USPTO 2024年4月發布《AI工具USPTO實務使用指引》
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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組
USPTO發布《人工智慧工具USPTO實務使用指引》，依據美國現行法規及政策，針對AI工具的機會與風險，提示相關操作注意要點。
2024年4月，USPTO於美國《聯邦公報》（Federal Register）發布《人工智慧工具USPTO實務使用指引》（本文簡稱《2024年4月指引》）[1]，依據美國現行法規及政策，針對AI工具的機會與風險，提示USPTO程序當事人和代理人相關操作注意要點，內容自發布日即起生效。
AI工具的機會與風險
AI工具可用以產生內容、撰寫法律研究備忘錄、執行盡職調查（due diligence）分析、自法院意見書提取法律原則、協助準備取證相關工作、分析大量數據、發現人眼無法察覺的模式，因此，愈來愈多專利從業人員使用AI工具做先前技術研究、自動檢核專利申請案件內容、摸索USPTO審查官行為模式。USPTO專利審查官也早已開始使用More Like This Document (MLTD)、Similarity Search之類的AI工具，輔助其檢索審查。
然而，AI輸出不一定完整精確，使用者若未確實把關，可能衍生嚴重的錯誤陳述及漏洞，例如有實際案例發現，AI輔助準備的法律訴狀援引資料為虛構內容，並導致提交這些訴狀的律師受到懲處。此外，使用AI工具時，須向第三方AI系統分享敏感和機密資料，或有違反技術出口管制、境外申請許可（foreign filing license，簡稱FFL）等規定的可能，且不無國家安全層面的風險疑慮。有鑑於專利及商標申請案件的撰稿準備、送件申請、PTAB和TTAB等程序都可能使用AI工具，為提升其使用效益、降低潛在風險，USPTO持續發布及更新相關AI工具使用指引。
美國現行法規注意要點
《2024年4月指引》特別就AI輔助工具之使用，提醒注意美國專利制度現行規定。內容包括但不限於：
(1) 坦誠與善意義務（duty of candor and good faith）
依37 CFR 11.303，美國專利代理人與USPTO的業務往來本就應負坦誠與善意義務，以專利業務為例，提交資訊揭露聲明（information disclosure statement，簡稱IDS）以呈報可專利性實質相關資訊，當是其中最常見的一種，但坦誠與善意義務不限於提交IDS，凡與USPTO官方有所應對交涉，都應誠實以對。比方，USPTO程序任一方當事人發現，先前向USPTO或其他美國政府機構提交的資料主張不正確，或與該方其他聲明立場不一致，須立即更正記錄。
USPTO未規定須揭露所請發明或提交文件的AI使用狀況，但若AI使用程度已達37 CFR 1.56(b)定義的可專利性實質相關，即有義務向USPTO揭露此一資訊。例如專利稿件係利用AI撰寫，說明書出現不是發明人構思所得的實施例，請求項也寫入此一實施例，申請案所列自然人發明人對該請求項所請發明無重大貢獻，在這種情況下，將產生未提示正確發明人或不具適格發明人的問題（因此送件前，應再確認每一項所請發明是否皆有來自所列自然人發明人的重要貢獻）。又如，發明過程使用AI輔助，假使無法肯定所請發明是否真有至少一位自然人發明人的重要貢獻，這種疑慮意味著，發明過程中自然人發明人與AI的互動（比方期間AI使用的輸入、輸出資料），可能屬37 CFR 1.56(b)定義須呈報的可專利性實質相關資訊。
再者，使用AI工具輔助撰寫專利稿件，申請案送件前務須再有真人過目。比方，使用AI撰寫美國專利稿件時，務須在申請案送件前完成技術內容檢查工作，剔除明知不具可專利性的請求項，確認說明書及圖式揭露的技術內容正確、符合35 U.S.C. 112各項要件，且清楚區分Prophetic Example與Actual Working Example，否則，等送件後再修正，有可能引發New Matter問題；當然，假使美國案主張的外國優先權案就是以AI輔助寫成，技術內容檢查工作須提前在優先權案送件前就完成，否則，美國案更正其中的技術內容錯誤時，可能隨之喪失優先權保護。同時，若使用AI提示具有或不具可專利性的證據（例：商業上的成功、長久以來未被滿足的需求、其他次級考量證據），或撰寫宣誓書（affidavit or declaration）、Petition、核駁答辯稿件，宜再檢視所列法律、技術內容是否正確屬實，因為不論是否使用AI，不論有無主觀犯意，提交給USPTO的文件不能摻雜不正確的陳述證據，也不容遺漏可專利性實質相關資訊。
商標案件亦是如此，若使用AI生成或輔助工具撰寫商標申請、註冊展延、TTAB程序文件，及核駁答辯或TTAB訴狀所列援引資料之類，送件前務須仔細確認所列事實及陳述是否為真、有證據支持、符合37 CFR 11.18(b)要件，尤應注意避免提交AI生成但非商標實際商業使用的樣本，又或是其他市場上實際上找不到的AI生成證據。未正確闡述事實、法條的AI生成材料，包括無關材料，或是無謂重覆（unnecessarily cumulative）材料，可被視作是為不當目的提交、造成USPTO程序無謂延長或成本無謂增加的文件。
(2) 簽名要件及相應宣誓
向USPTO提交文件，原則上該文件一定要有署名人親自簽名，以確保利用AI輔助工具草擬的文件有自然人加以檢視，且此一自然人相信文件所述為真、文件的提交非出於不當目的。因為一旦於文件上署名，代表簽名人同時依37 CFR 11.18(b)宣誓：(1)所有陳述皆（據信為）真，若蓄意作不實虛假陳述、使用或包含不實虛假陳述，可依18 U.S.C. 1001及其他刑法規定懲處，並可能會損害所提文件的證明價值；且(2)提交文件並無不當目的、法條論述有法規依據、各項指控和（反駁）事實論點皆有證據支持。
同理，若簽名提交AI輔助蒐集並填具的IDS表，依37 CFR 1.4(d)，表示署名人宣誓已做過合理調查、確認過IDS書表及每筆呈報資料皆符合37 CFR 11.18(b)規範。以IDS呈報大量明顯不相關、僅有擦邊關聯的資訊，繼而加重審查官工作負擔，除違反37 CFR 11.18規定，並可視為是導致不必要程序延誤、無謂加重USPTO程序成本的違規行為。
總之，所提文件若有事實、論點、引用資料問題，即可能未滿足37 CFR 11.18(b)宣誓要件。而明知文件有重大錯誤卻未加以訂正、仍向USPTO提交，就是未滿足坦誠與善意義務的表現。違規者，USPTO可刪除問題文件、移交OED懲戒、終止相關程序。
(3) 資訊保密
利用AI系統執行前案檢索、申請案撰稿之類，可能導致敏感或機密資料不小心外洩給擁有AI系統的第三方，並因而造成發明人的損失。在使用這類工具之前，務必詳閱其使用條款、隱私政策及資安說明。
譬如，為執行前案檢索，或為撰寫說明書、請求項、核駁答辯，把發明相關資料餵入AI系統，這些資料可能被擁有AI系統的第三方留做他用，像是投入後續AI模型訓練、把數據提供給其他第三方之類，若行為人是專利代理人，有違反客戶機密保密義務的風險。又假設代理人靠第三方開發AI系統、把數據儲存在第三方資料儲存設備、購買現成的商用AI工具，都須確認客戶資料真能維持機密狀態。
除此之外，一代理人若負責督導其他代理人或非代理人作業，除確認自身操作無違規行為，並須確認受其督導者在使用AI工具或AI相關第三方服務時，也都切實遵守相關規範準則。
(4) 境外申請許可及出口管制規定
美國法規規定，凡屬美國在地發明，未先申請美國專利，或若已申請但未滿6個月，皆須取得USPTO境外申請許可，方可出境申請專利，或把技術資料傳送到外國以準備外國申請送件。[2]因此使用AI系統時，務須注意不會因此導致數據資料違法出境。
畢竟，AI工具的伺服器可能不在美國境內，數據輸入這類AI工具後，有可能違反美國技術出口管制或國家安全法規、保密命令。但即使AI工具的伺服器放在美國境內，只要AI系統有非美國人的管理人員，仍有可能被視為出境。又或者，萬一AI系統開發商、維護方資料外洩，使用者資料不免有連帶曝露之虞。使用相關AI工具及服務，務須小心謹慎。
備註：
(1) 《人工智慧工具USPTO實務使用指引》（Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office）（89 FR 25609），原文請見https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent。在《2024年4月指引》發布之前，USPTO 2024年2月6日即曾發布《現行法規對人工智慧使用相關當事人和從業人員不當行為的適用性》（The Applicability of Existing Regulations as to Party and Practitioner Misconduct Related to the Use of Artificial Intelligence），也就是《2024年4月指引》文中所稱《2024年2月指引》（February 2024 Guidance），原文請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/directorguidance-aiuse-legalproceedings.pdf。若兩者內容牴觸，以後發布的《2024年4月指引》為準。
(2) USPTO核發的境外申請許可，其許可項目不包括為準備美國申請送件而先傳送技術資料到外國。準備美國在地發明的美國申請送件時，若需要先傳送技術資料到外國，可能須事先取得美國商務部產業安全局（Bureau of Industry and Security，簡稱BIS）的許可。BIS為軍民兩用大宗物品、軟體、技術（含數據資料）的出口，頒布了美國《出口管理條例》（Export Administration Regulations，簡稱EAR），所謂出口，釋出美國管制技術資料被非美國人取得，就是一種受到管制的出口態樣。
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