2023年9月15日,纽约州州长签署了一项州法案,从而完成了在纽约州《劳动法》中新增第203-f节的立法,该新增章节中的规定限制了雇主要求雇员将其在某些条件下创造的知识产权转让给雇主。
与中国《专利法》不同,作为联邦法律在美国全国范围内适用的美国《专利法》并未对"职务发明"的归属问题作出规定。美国采用的是"发明人先申请制",对于所有发明来说,申请专利的权利首先属于发明人本人。雇主通常通过与发明人签署转让协议而取得申请专利的权利。目前,已有包括加州在内的十几个州在其本州法律中对此类转让协议作出了规定。最近一个在此方面进行立法的州是纽约州。
具体来说,纽约州在其州《劳动法》中新增了第203-f节,其中的规定如下:
"1.雇佣协议中规定雇员应将其在一项发明中的任何权利转让或提议转让其雇主的任何条款,不适用于该雇员在不使用雇主的设备、用品、设施或商业秘密信息的情况下完全在自己的时间自行开发的发明,但以下发明除外:(A)在发明构思时或发明付诸实际时与雇主的业务、或雇主的实际或可证明的预期研究或开发相关的发明;或(B)由雇员为雇主所做的任何工作所产生的发明。
2.若雇佣协议中有条款要求雇员转让排除在本节条款规定的可转让的发明之外的发明,则该条款违反本州的公共政策且不可被执行。"
从以上规定来看,纽约州《劳动法》的新条款与我国《专利法》中对"职务发明"的规定有相似之处,同时,差异也是比较明显的。
首先,纽约州《劳动法》的新条款并未明确引入"职务发明"或"非职务发明"的概念,而仅列举了不适用于雇佣协议的情形,即,雇佣协议在对雇员作出的发明进行转让约定时,不能要求雇员将其不使用雇主的各种物质技术条件在自主时间创造的发明转让给雇主。这样的发明,在中国《专利法》的意义下,可理解为"非职务发明"。换句话说,纽约州《劳动法》的新条款要求雇主不得在雇佣协议中作出要求雇员将其"非职务发明"转让给雇主的约定。从另一方面来说,纽约州《劳动法》的新条款仅是不允许雇主要求雇员转让"非职务发明",并未对"职务发明"的转让与否做出任何限制,即"职务发明"的转让与否仍遵从协议双方的意思自治。这些要求与中国《专利法》的相关规定是相似的。
此外,该条款还进一步规定了不属于可不转让的发明的除外情形,即"(A)在发明构思时或发明付诸实际时与雇主的业务、或雇主的实际或可证明的预期研究或开发相关的发明;或(B)由雇员为雇主所做的任何工作所产生的发明"。这些规定与中国《专利法实施细则》中对职务发明所定义的"在本职工作中作出的发明创造"以及"履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造"也基本类似。然而,该条款并未规定雇员离职后一定期限内做出的与其原工作内容相关的发明也属于"职务发明"。从这一点来看,纽约州《劳动法》的规定更加宽松。
最后,根据新规定,违反本节规定订立的条款不可执行,也即雇主无法根据不可执行的条款向司法机构主张要求雇员履行该条款。
从本项立法通过时州议会作出的声明来看,其主要目的是为了保护雇员合法的知识产权,以吸引和激励科技从业者来本州进行创新活动,从而促进经济发展。然而,新条款对并未对一些概念给出明确的定义,比如究竟什么是雇员的"自主时间"。在目前远程工作已普及的情况下,雇员的工作与工作之外的时间往往是界限模糊的。因此,这一新章节的执行效果究竟如何,可能还有待今后的判例来检验。
以上对纽约州的职务发明新规定进行了简要介绍。如前文所述,目前已有十几个州制订了类似的条款。据媒体报道,除纽约州和加州外,这些州还包括伊利诺伊州、特拉华州、堪萨斯州、明尼苏达州、新泽西州、北卡罗来纳州、华盛顿州、内华达州和犹他州。这些条款往往规定在当地州的《劳动法》中。在这些地区进行研发活动时,应参考这些规定来订立雇佣协议中的相关条款。
参考资料:
1.
https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/employees-now-own-their-off-the-clock-inventions-in-new-york.
2. https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2023/S5640.