合夥人未獲夥伴同意以個人名義申請商標?THE NEPTUNES商標廢止申請案
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李淑蓮╱北美智權報 編輯部
這件案子由於訴願人於3月27日才提出異議訴狀,最終結果還沒有出來,因此不算是一個案例,只是一則新聞。分享此一新聞的用意在於提醒讀者即使是再緊密的合作夥伴,對智慧財產的管理也必須「斤斤計較」,如發現任何問題,必須果斷提出異議;否則,多年辛苦經營的商標,有可能會被合作夥伴整碗端走。
涉案商標
3月27日,美國唱片製作向人Chad Hugo向美國商標審理暨訴願委員會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)提出異議,針對註冊號6598717及7164541之商標提出廢止申請。
以上2個商標外觀是一樣的,主要差別在於商品及服務項目,雖然國際分類同為009,但716454指定之商品與服務為「視聽錄音,即錄音帶、CD-ROM、視訊光碟、DVD 和雷射光碟,所有內容均包含音樂和音軌」;而6598717之指定商品及服務為「音樂錄音;視聽錄音,即光碟、留聲機唱片和可下載的 MP3 檔案,所有這些都包含音樂;可下載的音樂錄音;可透過網路及無線裝置下載的音樂」
案件背景
Chad Hugo向TTAB起訴其前製作夥伴Pharrell Williams「以欺詐手段」,試圖獲得對「The Neptunes」品牌取得唯一的所有權及操控權。
「The Neptunes」 是由Williams和Chad Hugo於1992 年在Virginia海灘組成的美國歌曲創作和製作二人組,。Williams 經常在唱片中獻唱並出現在二人組的音樂視頻中,而Hugo則傾向幕後製作的角色。
自成立以來,The Neptunes 為眾多藝術家製作了歌曲,包括Clipse、Beyoncé、Jay-Z、Kelis、N.O.R.E.、Britney Spears、Justin Timberlake、Nelly、Ludacris、T.I.、Robin Thicke、Gwen Stefani 及Snoop Dogg等。在2009 年,Billboard將The Neptunes樂隊列為十年來十大製作人名單中的第一名;2020 年 1 月,The Neptunes樂隊入選2020 年歌曲作者(Songwriters)名人堂;2021 年 5 月,Hugo和Williams獲得了Berklee音樂學院和Berklee波士頓音樂學院的榮譽博士學位。
從1992年迄今,Hugo和Williams以The Neptunes樂隊品牌合作已超過30年。
廢止申請理由
Hugo的訴願狀指出,Williams試圖透過他的公司PW IP Holdings LLC事務所單方面註冊THE NEPTUNES品牌的商標,此舉違反了他們30年來關於分割涉及標誌性The Neptunes 品牌的一切的協議,因此提出商標廢止申請,訴狀列出廢止理由有4:
(1) 註冊人不是所識別商品或服務的商標的合法所有者 《Trademark Act Sections 14(1) and 1》
(2) 虛假暗示與人、生與死、機構、信仰或國家象徵有聯繫 《Trademark Act Sections 14(3) and 2(a)》
(3) 欺騙性《Trademark Act Sections 14(3) and 2(a)》
(4) 其他:註冊人在未指定共同所有人的情況下單方面主張所有權,存在欺詐和惡意行為;註冊削弱了訴願人對其共同擁有的知名商標的權利。
雙方說詞
Hugo的律師指出,Williams 於 2022 年以其公司 PW IP Holdings LLC 作為所有人,提交了一系列THE NEPTUNES商標的註冊申請,訴願人Hugo是商標 (註冊號碼為 6598717 和 7164541) 的合法百分之五十的共同所有者,但被訴願人(Respondent) Williams並沒有列出 Hugo 為共同持有人。不管是書面還是口頭,Williams或 PW IP Holdings都沒有獲得單方面註冊商標的權力。
訴狀表示,訴願人多次透過律師就共同所有權問題聯繫被訴願人。被訴願人的律師事實上也承認訴願人是商標的平等共同所有人,並多次表示會將50%的權利轉讓給訴願人;然而,被訴願人從未進行轉讓。被訴願人還以訴願人同意繁複的商業條款作為轉讓條件,這已剝奪了訴願人對商標的控制權及應得的補償。
然而,Williams的法律代表的一份聲明表示,被訴願人已計劃遵守兩人長期以來對有爭議的商標申請之收益分配:「我們已多次聯繫訴願人,以便分享該商標的所有權和管理權,並將繼續提供此優惠條件。我們的目標是確保第三方不會獲得該商標,並保證Hugo和Williams會分享所有權和管理權。」
心得
從此事件證明,不僅是合作多年的夥伴,就算是家族企業,也應該要親兄弟明算帳。即使得到口頭甚至是書面承諾,也不太保險。最合宜的做法是當商標是屬於兩個(或以上)人時,應一起提出商標註冊申請。申請時,全體共有人必須都具名,最好能選定其中一人為代表人,代表全體共有人申請各項程序及收受相關文件。如果未選定代表人,智慧局會以申請書記載第一順序的申請人為應受送達人,並將送達事項通知其他共有商標的申請人。
唯有如此,才能確保本身應有的權益,也不用擔心商標被淡化或誤導。
台灣商標法第7條:(1) 二人以上欲共有一商標,應由全體具名提出申請,並得選定其中一人為代表人,為全體共有人為各項申請程序及收受相關文件。(2) 未為前項選定代表人者,商標專責機關應以申請書所載第一順序申請人為應受送達人,並應將送達事項通知其他共有商標之申請人。 |
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