Een bijzondere inschrijving, het woordmerk FIT BOUTIQS voor diensten van fitnessclubs, maar merkenrechtelijk gezien van minimale waarde.
Een teken kan als merk dienen indien het relevante publiek het kan opvatten als aanduiding van herkomst van waren of diensten van een onderneming. Om een geldig merk te kunnen zijn dient het teken onderscheidend vermogen te hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn, wanneer sprake is van een verrassende wending. Zo ook het bij het merk FIT BOUTIQS, waarbij de U en E zijn weggelaten.
De beschermingsomvang van een merk met een gering onderscheidend vermogen is beperkt. Zo oordeelde het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in een oppositie procedure die FIT BOUTIQS had ingediend tegen My Fit Boutique dat de beschermingsomvang van het ingeroepen merk zeer beperkt was en mede vanwege het feit dat de overeenstemming tussen de tekens slechts voortvloeide uit de minst onderscheidende elementen en er geen sprake was van verwarringswekkende overeenstemming. Zelfs niet voor de identieke diensten, zoals die van een fitnessclub.
Het Bureau benadrukte dat het ingeroepen merk, direct verwijst naar de mogelijke bestemming van de waren/diensten. Het zal worden opgevat als een "kleine luxe fitnessclub." De afwijkende spelling doet hier niets aan af. Dit maakt het een merk met een minimaal onderscheidend vermogen en dus met een zeer geringe beschermingsomvang.
Met andere woorden, slechts de afwijkende spelling geeft het merk onderscheidend vermogen. En juist die afwijkende spelling komt in het geopponeerde merk niet terug. Geen sprake van verwarringsgevaar dus.
Ondanks dat de beschermingsomvang van een merk beperkt kan zijn heeft het registreren van dergelijke merken wel degelijk zin. Het belangrijkste is dat u door registratie van uw merk rechten verwerft op dat merk. Ook van de registratie van een zwak onderscheidend merk gaat een preventief psychologisch effect uit in die zin dat wanneer iemand onderzoek verricht naar de beschikbaarheid van een merk diegene wordt geattendeerd op de claim die u op het merk legt, hetgeen reden kan zijn om voor een ander merk te kiezen. Daarnaast kan door langdurig en intensief gebruik het in beginsel zwak onderscheidende merk alsnog een ruime beschermingsomvang verwerven.