Het Engelse sportkleding merk Umbro heeft een geschil over haar logo in hoger beroep gewonnen. Het in de jaren zeventig opgerichte merk gebruikt een logo dat bestaat uit twee gestileerde ruiten. Het Amerikaanse schoenenmerk Dream Pairs heeft ook een logo met twee gestileerde ruiten met daarin verwerkt de letters D en P.
Umbro bezit verschillende merkregistraties van zowel het beeldmerk als het woord/beeldmerk. Dream Pairs heeft sinds 2019 diverse merkregistraties in het Verenigd Koninkrijk. Umbro verkocht tussen 2016 en 2018 voor 180 miljoen dollar aan sportartikelen, Dream Pairs verkocht in de periode 2019 tot 2022 ongeveer 11 000 paar schoenen, waaronder sportschoenen.
Een Britse rechter bepaalde in eerste instantie dat er geen inbreuk was op het merk van Umbro, Hij bekeek het verwarringsgevaar uitdrukkelijk gezien vanuit het aankooptraject. Dream Pairs wordt via webwinkels verkocht. Bij het kopen van schoenen via een webshop wordt de consument geconfronteerd met een grote hoeveelheid afbeeldingen van schoenen van Dream Pairs en daarom vond de rechter dat juist hierdoor geen verwarring zou kunnen ontstaan. Hij constateerde dat er meer verschillen dan overeenstemming tussen de beide merken bestaan en dat de kans op verwarringsgevaar niet aanwezig is.
Beroep
Umbro ging tegen deze uitspraak in beroep omdat volgens het bedrijf de twee logo's, wanneer ze worden gezien tijdens het dragen, gemakkelijk door elkaar konden worden gehaald. Het Hof oordeelde in beroep dat er inbreuk was gemaakt op het handelsmerk van Umbro en besliste dat, rekening houdend met de wijze waarop merken of mogelijk inbreuk makende logo's in de praktijk door consumenten worden gezien en aangetroffen, er verwarringsgevaar bij een aanzienlijk deel van de consumenten bestaat.
Het Hof besliste dat het uiterlijk van het logo van Dream Pairs, wanneer het normaal op straat of op het sportveld door de consument wordt waargenomen, in plaats van grafisch weergegeven in het register, waarschijnlijk verkort zou lijken en dat consumenten het misschien niet van opzij zou bekijken, maar het eerder van voren, van boven of van achteren. Het Hof concludeerde dat een dergelijke analyse (d.w.z. hoe het logo van Dream Pairs in de praktijk kan worden gezien) een realistisch en representatief scenario is van de wijze waarop het gebruik ervan van invloed kan zijn op de perceptie van de betrokken consument.
Conclusie
De beoordeling of merken op verwarringwekkende wijze overeenstemmen is deels subjectief en bij de beoordeling van overeenstemming dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. In de rechtspraak zijn handvatten gegeven die invulling geven aan de beoordelingscriteria.
Onze consultants zij en blijven op de hoogte van ontwikkelingen in de rechtspraak en kunnen op basis van hun ervaring u adviseren of er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming. Het is zaak om voorafgaand aan de ingebruikname van een nieuw merk te laten onderzoeken of er sprake is van overeenstemming van het nieuwe merk met eerder ingeschreven merken. Daarmee kan voorkomen worden dat u in conflict komt met de houder van een eerder geregistreerd merk en mogelijk het gebruik van uw merk moet stoppen.