Geldt het gebruik van een merk op sociale netwerksites als daadwerkelijk bewijs van gebruik? Dit was de vraag waar het Gerecht van de EU zich op 7 februari 2024 over boog toen het uitspraak deed in zaak T-74/23. Florence Chapin analyseert een recente uitspraak van de EU over handelsmerken en sociale media.
Caramé Holding AG heeft de Europese Unie aangewezen in haar internationale inschrijving voor de volgende waren van klasse 3: "Reinigings-, verzorgings- en verfraaiingsproducten voor de huid, de nagels, de lippen, de ogen en het haar; parfumerieën; cosmetica; decoratieve cosmetische producten; nagelverzorgingsproducten; haarverzorgingsproducten; haarstylingproducten."
Oriflame Cosmetics AG heeft oppositie ingesteld op basis van de oudere internationale inschrijving nr. 822 851. Dit oudere merk werd geregistreerd voor Bulgarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië en Slovenië en werd verricht voor "zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, haarlotions, tandreinigingsmiddelen" in klasse 3.
Ter ondersteuning van de oppositie verklaarde Oriflame Cosmetics dat zij het oudere merk sinds 2003 commercieel exploiteert door het als zelfstandig merk op haar waren en marketingmateriaal te gebruiken. De onderneming verwees naar haar online aanwezigheid en de strategie om haar producten op de markt te brengen en te promoten via directe verkoop. Dit werd gerealiseerd door middel van onafhankelijke verkoopadviseurs die actief zijn op sociale media, catalogi verspreiden en evenementen organiseren waarbij samples worden aangeboden en bestellingen worden opgenomen.
Gestileerde merken en normaal gebruik
Naar aanleiding van een verzoek van Caramé Holding heeft het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) de aanvrager verzocht om bewijs van normaal gebruik van het oudere merk aan te leveren. Na beoordeling van dat bewijs heeft de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie afgewezen. Verzoekster heeft beroep ingesteld en aangevoerd dat het gebruikelijk is dat veel ondernemingen hun merk variëren door twee vormen te gebruiken om hun waren aan te duiden: ten eerste een volledige vorm en ten tweede een verkorte vorm die wordt weergegeven door een gestileerde letter die ook in de volledige vorm wordt gebruikt. Als voorbeeld noemde verzoekster onder meer de volledige merken Nespresso, Fila, Carlsberg en Disney en de verkorte versie weergegeven door de gestileerde letters "N", "F", "C" en "D", die ook werden gebruikt als eerste letters in de overeenkomstige volledige versie.
De kamer van beroep heeft het beroep echter verworpen op grond dat verzoekster geen normaal gebruik van het oudere merk had aangetoond, noch op zichzelf, noch in combinatie met andere elementen, zoals de woordelementen "oriflame" of "one".
Verzoekster heeft de beslissing van de kamer van beroep aangevochten op grond van schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009. Artikel 42, lid 2, bepaalt dat, indien de aanvrager daarom heeft verzocht, de houder van een ouder EU-merk (EUTM) die oppositie heeft ingesteld, het bewijs moet leveren dat gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het EUTM (thans de datum van depot of de datum van voorrang in artikel 47 van verordening 2017/1001), het oudere merk normaal is gebruikt op het grondgebied waarop het beschermd is in verband met de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die de houder aanvoert als rechtvaardiging voor zijn oppositie, of dat er gegronde redenen zijn voor niet-gebruik.
Verzoekster betoogde dat de kamer van beroep het in het dossier opgenomen bewijsmateriaal onjuist had beoordeeld. Volgens verzoekster diende dit bewijs om een normaal gebruik van het oudere merk aan te tonen, ongeacht of dit gebruik in de ingeschreven vorm op zich dan wel in combinatie met andere elementen had plaatsgevonden. Zij wees er ook op dat de kamer van beroep de rol en het gewicht moet beoordelen dat kan worden toegekend aan het in het dossier opgenomen bewijsmateriaal betreffende het gebruik van dat merk op sociale media.
De beslissing van het Gerecht
Het Gerecht benadrukte dat tijdens de procedure voor het EUIPO de verzoekster bewijsstukken heeft ingediend om de relevante feiten en omstandigheden te beschrijven. Dit was nodig om vast te stellen of het commerciële gebruik van het oudere merk gedurende de relevante periode als normaal kon worden beschouwd. Dit bewijs diende om aan te tonen dat het merk daadwerkelijk werd gebruikt op het grondgebied waarvoor het was geregistreerd, voor de betreffende goederen waarop de oppositie was gebaseerd. Het ingediende bewijs illustreerde dat het oudere merk niet alleen in combinatie met andere elementen werd gebruikt, maar ook op zichzelf staand, zowel op de producten zelf als op marketingmateriaal.
Het Gerecht achtte het volgende voldoende:
- Bewijs geleverd door de commerciële exploitatie van het oudere merk als zelfstandig merk, bijvoorbeeld op de achterkant van het jaarverslag van 2015;
- Bewijs van gebruik aan de bovenkant van de dop van een cosmetisch of parfumerieproduct of aan de onderkant van een tube die een ander cosmetisch product bevat;
- Uittreksels van sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram, YouTube en Twitter (X), applicatiewinkels zoals Google Play, en reproducties en gebruik van het oudere merk als zodanig op sociale netwerken. Het gebruik van merken op sociale netwerken was relevant omdat het een gangbaar communicatiemiddel is op het gebied in kwestie;
- Screenshots van artikelen of websites die het gebruik van het merk aantonen;
- Facturen die worden gebruikt om het gebruik van het merk aan te tonen op de bovenkant van de dop of het deksel van cosmetische producten om de identiteit van herkomst van de producten te garanderen voor consumenten die alleen de dop of het deksel kunnen zien.
Het Gerecht concludeerde dat de kamer van beroep een beoordelingsfout had gemaakt en vernietigde haar beslissing.
Wat betekent de uitspraak voor handelsmerken en sociale media?
De redenering van het Hof met betrekking tot bewijs op basis van merken en sociale media is interessant en zal naar verwachting zeker worden gebruikt in toekomstige kwesties.
Het Hof was van oordeel dat de aanvrager terecht stelde dat de kamer van beroep onvoldoende belang hechtte aan het gebruik van het oudere merk op sociale media. Het gebruik van sociale media maakte deel uit van het door verzoekster gedefinieerde commerciële gebruik van het oudere merk. De accounts die naar het oudere merk verwezen op de verschillende door verzoekster genoemde sociale media, werden vaak bekeken op kleine schermen, zoals die van telefoons, waarop weinig ruimte was, en bevorderden dus het gebruik van de verkorte versie van dat merk. Uit de overgelegde uittreksels blijkt voorts dat het merk werd gebruikt om verzoeksters waren te identificeren, hetzij voor reclamedoeleinden, hetzij voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door middel van video's, foto's of teksten.