平成２５年１月３０日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１９１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月１１日
判                  決
原            告        有限会   社日新   電気被            告        特    許    庁    長    官指定代   理人         杉      浦      貴      之同                      千      馬      隆      之同                      瀬      良      聡      機同                      田      村      正      明
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－１９０１７号事件について平成２４年４月１７日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「紫の可視光線と不可視光線近紫外線を透過する安全マスク」とする発明について，平成２０年３月７日に特許出願したが（以下「本願」という。）（甲５，６），平成２３年５月３１日に拒絶査定され（甲１１），同年８月１７日に拒絶査定不服審判（不服２０１１－１９０１７号事件）を請求した（甲１２）。特許庁は，平成２４年４月１７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年５月１２日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
本願に係る特許請求の範囲の請求項１は以下のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本願発明」という。）（甲５，６）。
「殺菌作用のある，紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きにより，常に清潔で健康的な空気を供給することを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1)本願発明は，本願前に頒布された刊行物である特開２０００－１９７７１１号公報（甲１。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明の内容
「マスク１と，四角にクリップ８２を具えた合成樹脂製の薄い素材に沢山の通気孔８０が開孔された透光性を有するマスクカバー８１と，これとは別体の複合フィルター２１を具えて成り，複合フィルター２１は，炭素繊維層４の前面に光触媒層３を塗布し，マスク１とマスクカバー８１との間に複合フィルター２１を挟み込むようにして，マスクカバー８１に設けられたクリップ８２でマスクカバー８１をマスク１に固定してなるものであり，吸気の殺菌は，この複合フィルター２１の光触媒層３の面が外側（太陽光や蛍光燈の光が当たる側）と成るようにして光触媒層３に紫外線が当たるとこの部位の空気がイオン化され，この生成されたイオンによりここを通過する吸気が殺菌されることによって行われ，マスクを通過する空気は自然に殺菌されるマスク。」
イ一致点
常に清潔で健康的な空気を供給する「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」である点。
ウ相違点
本願発明は，「殺菌作用のある，紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きにより，」常に清潔で健康的な空気を供給するものであるのに対し，引用発明は，光触媒層３に紫外線が当たることによりその部位の空気がイオン化され，この生成されたイオンによりそこを通過する吸気が殺菌されてマスクを通過する空気が自然に殺菌されるものであって，紫の可視光線や近紫外線自体の働きによる吸気の殺菌を想定したものではない点。
第３取消事由に関する当事者の主張
１原告の主張
(1)本願発明について
ア本願発明におけるマスクは，１次側（外側）を紫が透かして見えるような紫透明のマスクとし，２次側（内側）を紫外線が消滅する構造とした，二重構造のマスクであり，清潔で健康的な空気を供給することを特徴とした安全マスクである。イ１次側を紫が透かして見えるように透明にして光を透過させれば，透過した光線は，紫の可視光線と不可視光線の近紫外線となり，これらの透過光により，ウイルス等は殺菌される。
変化が早く強力なウイルス等のＤＮＡを損傷させて殺菌するためには，紫外線の波長を４００ｎｍ以下にしなければならない。紫外線の透過率の測定結果（甲１２）によると，薄い紫色のマスクは３５０ｎｍの波長の紫外線を４０％，濃い紫色のマスクは３５０ｎｍの波長の紫外線を２０％透過している。また，紫透明絹織物の透過率の測定結果（甲１５（枝番号の記載は省略する。））によると，３５０ｎｍの波長の紫外線の透過率は，生地１枚のみの場合が８１．８５％，生地２枚重ねの場合が６６．６２％である。このように，本願発明におけるマスクでは，１次側の透過光の波長が４００ｎｍを大幅に下回っており，この透過光によりウイルス等を殺菌するということが裏付けられたといえる。また，薄い色の方が紫外線の透過率が高く，本願発明におけるマスクは，１次側の紫透明の生地の色が薄ければ薄いほど，殺菌能力が高まることが裏付けられている。
ウ紫外線は長時間浴びていると害があるため，本願発明のマスクの２次側は，有害で短い波長が届かないようにやや厚みのあるガーゼや布にするか，あるいは紫外線を中和する色彩の布にして，１次側を透過した紫外線を消滅させ，紫外線の波長が直接肌に届かないようにする。
(2)引用発明について
引用発明におけるマスクでは，微弱な紫外線しか透過せず，それだけではウイルス等を殺菌することはできない。そこで，引用発明では，マスクの内部に化学物質を内蔵させ，微弱な紫外線と化学物質であるトルマリン又は酸化チタンＴ１０２が化学反応を誘発させ，波長を４００ｎｍ以下の３６０ないし３７０ｎｍにしてウイルス等を殺菌するという構造を採っている。


(3)本願発明と引用発明の対比及び本願発明の容易想到性本願発明と引用発明とでは，以下の２点において相違する。①   前記のとおり，本願発明では，マスクの１次側を透過した紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の波長は４００ｎｍ（数値は低いほどよい。）以下になるので，この透過光のみでウイルス等を殺菌するのに対し，引用発明では，微弱な紫外線だけではウイルス等を殺菌することはできないため，化学物質の力を借りて化学反応を誘発させることにより，透過光の波長を３６０ないし３７０ｎｍにして，ウイルス等を殺菌するというものであり，引用発明と本願発明とでは，ウイルス等の殺菌の原理が相違する。また，本願発明は，引用発明とは異なり，１次側の透過光のみで殺菌し，化学物質等は一切必要としない点で，「エコ」である。②本願発明では，有害な紫外線の波長が肌に届かないように，マスクの２次側で，１次側を透過した紫外線を消滅させる構造を採っているのに対し，引用発明では，人体に有害な４００ｎｍ以下の波長が発生しても，その波長を無害化する対策は採られていない。
また，特開平１０－１４６３９６号公報（甲２。以下「甲２文献」という。）記載のマスクは無色透明のマスクであり，太陽光線や照明光線を透過しているので，殺菌性はある。しかし，太陽光線や照明光線の７色全部の光が混じって透過しているので，紫外線の波長は微弱であり，その殺菌効果は日光消毒くらいが限界である。変化が早く強力なウイルス等のＤＮＡを損傷させて殺菌するためには，紫外線の波長を４００ｎｍ以下にしなければならず，日光消毒程度ではウイルス等を殺菌することはできない。
以上のとおり，本願発明は引用発明や甲２文献記載の発明とはウイルス等の殺菌の原理が異なっており，当業者が本願発明に至るのは容易でない。
２被告の反論
(1)原告は，本願発明におけるマスクは，１次側を紫が透かして見えるような紫透明のマスクとし，２次側を紫外線が消滅する構造とするという，二重構造となっていると主張するが，このような構造は特許請求の範囲には記載されておらず，原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づくものではない。本願に係る明細書（以下「本願明細書」という。）には，本願発明が紫外線の強力な殺菌作用に着目したものであることや，紫外線の殺菌作用とこれを長時間浴びた場合の害に関する記載は存在するが，紫の可視光線と不可視光線の近紫外線のみを透過するマスクでなければ，ウイルス等を殺菌することができないとは記載されていない。紫外線を透過するものであれば，それ以外の波長の光を透過するものであっても，殺菌効果を奏すると解するのが相当であり，実際に紫外線を含む太陽光は，殺菌作用があり，細菌だけでなくウイルスについても，これを死滅させる作用があることは，技術常識である。
また，発明の詳細な説明に，「紫色又は紫を透かして見えるように透明にして光を透過させれば，そこから出てくる光線は紫の可視光線並びに不可視光線の近紫外線となる。」との記載があることから，紫透明のマスクの実施態様が記載されていると解されるとしても，それはあくまで実施態様の一つにすぎない。そして，紫外線以外の波長の光も含む太陽光で殺菌ができることは，前述のとおりであるところ，特許請求の範囲の記載から，本願発明を紫透明のマスクや紫の可視光線と不可視光線の近紫外線のみを透過するマスクに限定して解釈すべき理由はなく，「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線」以外の波長の光を透過するものも含むと解するのが相当である。
さらに，特許請求の範囲には，原告主張のようなマスクの二重構造については何ら記載がなく，本願発明におけるマスクを原告主張のような二重構造のマスクに限定することはできない。
(2)原告は，引用発明では，マスクの内部に化学物質を内蔵させ，微弱な紫外線と化学物質であるトルマリン又は酸化チタンＴ１０２が化学反応を誘発させ，波長を４００ｎｍ以下の３６０ないし３７０ｎｍにして殺菌するという構造を採っていると主張するが，引用例にはそのような記載はない。(3)原告は，本願発明では，マスクの１次側を透過した有害な紫外線を２次側で消滅させるのに対し，引用発明では，人体に有害な波長を無害化する対策がないと主張する。しかし，前記のとおり，本願発明におけるマスクがこのような二重構造であるとの主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。(4)紫外線自体による殺菌は周知であり，光触媒による殺菌と紫外線自体による殺菌を併用することも従来から行われている。したがって，引用発明において，マスク全体に当たる紫の可視光線や近紫外線による吸気の殺菌を行うという構成を採用することは，当業者であれば容易に想到し得たことであり，この点に関する審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１事実認定
(1)本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲は，第２，２に記載のとおりである。本願明細書には，以下の記載がある。また，図面の図１は別紙のとおりである。
（甲５）
「【発明の詳細な説明】
【技術分野】本発明はウイルス等による風邪や他の病気を予防するために使用するマスクに関するものであり以下にわたって説明する。まず自然界においては明るいところであれば７色の光と，赤の外側には不可視光線の赤外線並びに紫外線が存在している。赤の外側は赤外線であり赤外線は波長が長く，人体に透過させれば波長が浸透して血流の流れを活発にして，あらゆる病気の治療並びに予防に用いられている。もう一方の反対側の紫の外側に紫外線が存在しており，その紫外線は強力な殺菌作用がある。紫色又は紫を透かして見えるように透明にして光を透過させれば，そこから出てくる光線は紫の可視光線並びに不可視光線の近紫外線となる。紫外線は強力な殺菌作用がある利点はあるが，長時間浴びると殺菌する性質があるから害になるといわれている，そこで本発明者はその紫外線の強力な殺菌作用に着目をした，すなわち紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過するマスクで呼吸気系の鼻や口を覆うものを１次側（外側）とすれば，内側に（２次側）は図（４）の取替え布は紫外線の波長が直接肌に届かないように，やや厚みのある布，あるいは紫外線が中和する色彩の布を用えれば，（４）の衛生ガーゼ布の表面は常に殺菌されているから清潔で健康的な空気を常時鼻から呼吸することになり，ウイルスによる風邪や他の原因不明の病気を予防並びに飛散することを防ぐことを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」であります。」
(2)引用例の記載
引用例には，以下の記載がある（甲１）。
「【請求項９】マスクカバーに光触媒層と炭素繊維層とから成る複合フィルターを設けて成るマスクカバー。


【請求項１０】マスクカバーとマスクとの間に光触媒層と炭素繊維層とから成る複合フィルターを着脱自在に設けたことを特徴とする，請求項９のマスクカバー。【請求項１１】マスクカバーが透明であり且つマスクカバーの裏面に光触媒層が，この光触媒層の裏面に炭素繊維層が設けられていることを特徴とする，請求項９のマスクカバー。」
「【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら現代のように衛生的であることを追及する時代にあっては，更に積極的に抗菌・殺菌が可能なマスクやマスクカバーといったものが希求されている。また花粉症を効果的に軽減し得るマスクやマスクカバーが要望されている。本発明はこのような問題点に鑑み，それ自体で抗菌作用・殺菌作用や花粉分解・花粉吸着作用を有し，衛生的な使用が可能なマスク及びマスクカバーを提供することを課題とするものである。」「【００２７】マスクカバーは，着用したマスクの外側に掛けるものであるが，この時マスクとマスクカバーとの間に光触媒層を挟み込むようにすることにより，所望の効果を得る。マスクカバーは透光性であることを要す。」
「【００５４】第１２実施形態
次に図１３はマスクカバー８を図示したものである。合成樹脂製の薄い素材に沢山の通気孔８０を開孔し，両側に掛け紐８３を設け，全面に複合フィルター２を貼付して成る。００５５】着用したマスクの外側を本マスクカバー８で覆うようにし，両側の掛け紐８３を耳に掛けて使用するが，この際，光触媒層３の面が外側（太陽光や蛍光燈の光が当たる側）と成るようにする。通気孔８０は呼気・吸気をよく通過させるが，光触媒層３に紫外線が当たるとこの部位の空気がイオン化され，この生成されたイオンによりここを通過する吸気が殺菌される。或いは花粉が分解される。従ってこのマスクカバー８を掛けてさえいれば，マスクを通過する空気は自然に殺菌されていることに成る。」
「【００５７】第１３実施形態
本実施形態のマスクカバー８１は，四角にクリップ８２を具えた合成樹脂製の薄い素材に沢山の通気孔８０が開孔され，これとは別体の複合フィルター２１を具えて成るものである。この複合フィルター２１は，炭素繊維層４の前面に光触媒層３を塗布して成るものである。
【００５８】本実施形態のマスクカバー８１を使用するには，マスク１とマスクカバー８１との間に複合フィルター２１を挟み込むようにして，マスクカバー８１に設けられたクリップ８２でマスクカバー８１をマスク１に固定する。即ち吸気の殺菌や雑菌の除去は，この複合フィルター２１が行なうことに成る。」
(3)各刊行物の記載内容
ア特開２００６－３４３４０号公報（甲３）
上記刊行物は，発明の名称を「照明付きハンドル」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，パチンコ機や回動遊技機等の遊技機のハンドルに紫外線成分を含む青色ないし青紫色の光を照射することにより，ハンドルの殺菌又は除菌を行うことが記載されている。
イ特開平１０－２９６２４６号公報（甲４）
上記刊行物は，発明の名称を「浴水循環装置」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，浴槽内の浴水の細菌を紫外線灯で殺菌すること，紫外線灯は通常１００～４５０ｎｍ位の領域の波長の光を出しており，紫外光だけでなく，紫色の可視光も出力していることが記載されている。
ウ特開２００７－４４３３４号公報（乙１）
上記刊行物は，発明の名称を「電子機器，その殺菌処理方法，および無影灯」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，太陽光線に含まれている紫外線には，微生物に対して殺菌作用があること，従来，医療用具について，紫外光を用いた殺菌処理が行われていること，紫外光，特に近紫外光を照射するＬＥＤには，太陽光と同様の殺菌能力があること，電子機器内部に紫外光ないし近紫外光を照射する紫外光ＬＥＤを設けて，電子機器内部を殺菌することが記載されている。
エ特開平８－１５０２９１号公報（乙２）
上記刊行物は，発明の名称を「洗濯物乾燥機」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，洗濯物乾燥機の前面板を紫外線透過材料とすることにより，太陽光に含まれる紫外線による殺菌効果が得られることが記載されている。
オ特開２０００－２４６５５号公報（乙３）
上記刊行物は，発明の名称を「水質浄化装置」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，従来，水槽や池等の水中に含まれる有害微生物の除去，大腸菌の殺菌等をするために，紫外線ランプによる紫外線照射が行われていたこと，水質浄化装置において，太陽光を集光して赤外線及び紫外線密度を高めて原水に照射することにより殺菌，有機物分解等を行うことが記載されている。
カ特開２００７－１９６２０２号公報（乙６）
上記刊行物は，発明の名称を「浄化方法および浄化装置」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，水の浄化において，光触媒と紫外線領域の波長の光を照射自在な紫外線灯を用い，浄化対象液につき，紫外線灯からの紫外線の照射を受けた光触媒の酸化作用と，紫外線灯からの紫外線による殺菌作用の両方によって，分解対象物の分解及び微生物の殺菌などの浄化が行われることが記載されている。
キ特開２００３－２１０９４１号公報（乙７）
上記刊行物は，発明の名称を「光触媒キャビネット」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，木質製キャビネットにおけるホルムアルデヒドによるシックハウス症候群の発生を抑止するため，収納部の内表面に光触媒物質を含む光触媒層を形成し，光源として紫外灯を用いることにより，紫外線による殺菌作用と，紫外線によって励起された光触媒物質による抗菌作用が得られることが記載されている。
ク特開２００７－３０７５４２号公報（乙８）
上記刊行物は，発明の名称を「光照射レンズを用いた光触媒装置」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，液体と気体に含まれる有害ガスや有害物質を，光触媒の作用で分解，除去するとともに，紫外線により殺菌することが記載されている。
２判断
上記認定事実によると，本願時において，紫色の可視光線や紫外線による殺菌が様々な分野において利用されており，マスクにおいても紫色の可視光線や紫外線により殺菌をすることができることは，当業者に周知であったと認められ，また，紫外線による殺菌と，紫外線を光源とする光触媒による殺菌とを併用することができることも，当業者の技術常識であったと認められるから，引用発明のマスクにおいて，殺菌作用のある紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きを用いた本願発明に係るマスクに至ることは，当業者にとって容易であると解される。以上のとおりであり，本願発明が容易想到であるとした審決の判断に誤りはない。


平成２９年７月２０日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第２１３４６号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２９年５月３０日
判決
原告   株式会社マネースクウェアＨＤ
同訴訟代理人弁護士伊藤     真
平井佑   希
丸田憲   和
牧野知   彦
同訴訟代理人弁理士石   井明夫
同補佐人弁理士佐野     弘
被告   株式会   社外為   オンラ   イン
同訴訟代理人弁護士鮫   島正洋
伊藤雅   浩
溝田宗   司
関     裕治朗
同訴訟復代理人弁護士和   田祐造
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，別紙被告サービス目録記載のサービス（以下「被告サービス」という。）に使用されているサーバを使用してはならない。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「金融商品取引管理装置，プログラム」とする特許権を有する原告が，被告によるＦＸ取引管理方法のためのサーバコンピュータの使用が上記特許権を侵害すると主張して，被告に対し，特許法１００条１項に基づき上記使用の差止めを求める事案である。
２前提事実
以下の事実は，当事者間に争いがないか，括弧内に掲げる証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
⑴当事者
ア原告は，金融商品取引業，外国為替取次ぎ業務等の事業を営む会社等の株式等を所有することにより，当該会社等の事業活動を支配又は管理することなどを目的とする株式会社である。
イ被告は，外国為替に関する業務等を目的とする株式会社である。
⑵本件特許権
ア原告は，平成２９年４月１日，次の特許権（甲３の３。以下「本件特許権」といい，その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）を有していた株式会社マネースクウェアＨＤを吸収合併し，商号を株式会社インフィニティから株式会社マネースクウェアＨＤに変更し，これに伴い，本件訴訟を承継した。
特許番号第５９４１２３７号
発明の名称金融商品取引管理装置，プログラム
出願日平成２８年２月１９日（特願２０１６－０３０１７８（特願２０１５－１８６９６５（以下「原出願」という。）の分割）
原出願日平成２２年５月１１日
登録日平成２８年５月２７日
イ本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項１（以下，この発明を「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の記載は，次のとおりである。
「金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理装置であって，前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手段と，前記金融商品の相場価格の情報を取得する価格情報受信手段とを備え，前記注文情報生成手段は，同一種類の前記金融商品を，一の価格について買いの注文をする第一注文情報，及び，他の価格について売りの注文をする第二注文情報からなる注文情報群を生成して該生成した前記注文情報
群を注文情報記録手段に記録し，
前記注文情報群を形成する前記第一注文情報及び前記第二注文情報は，前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記一の価格になった場合，前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われ，該約定の後，前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記他の価格になった場合，前記第二注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われる処
理が複数回繰り返されるように構成され，
前記注文情報生成手段は，前記相場価格の変動を検出する手段によって前記相場価格が検出され，検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に，新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定することを特徴とする金融商品取引管理装置。」
ウ本件発明は，次の構成要件（以下，個別の構成要件をその段落番号に従い「構成要件Ａ」などという。）に分説される。
Ａ金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理装置であって，Ｂ前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手段と，前記金融商品の相場価格の情報を取得する価格情報受信手段とを備え，Ｃ前記注文情報生成手段は，同一種類の前記金融商品を，一の価格について買いの注文をする第一注文情報，及び，他の価格について売りの注文をする第二注文情報からなる注文情報群を生成して該生成した前記注
文情報群を注文情報記録手段に記録し，
Ｄ前記注文情報群を形成する前記第一注文情報及び前記第二注文情報は，前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記一の価格になった場合，前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われ，該約定の後，前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記他の価格になった場合，前記第二注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行わ
れる処理が複数回繰り返されるように構成され，
Ｅ前記注文情報生成手段は，前記相場価格の変動を検出する手段によって前記相場価格が検出され，検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に，新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定することを特徴とするＦ金融商品取引管理装置。
⑶被告の行為
被告は，平成２６年１０月１日から，業として外国為替取引管理サービスである被告サービスを被告が管理するサーバ（以下「被告サーバ」という。）からインターネット回線等を通じて顧客に提供している。
⑷被告サービスの概要


被告サービスにおいては，利用者が「ｉサイクル注文」を選択し，取引を希望する２つの通貨，ポジション方向（買ってから売るか，その逆か）等を選択して計算させると，注文に関する想定変動幅，新規注文の指定レート及び注文のポジション間隔（値幅）等が表示される。利用者がこれを確認し，数量を指定して注文すると，被告サーバに上記注文に係る情報が保存される。被告サービスにおいて，買い注文から入る場合，同一種類の金融商品について，①買いの成行注文と売りの指値注文が同時にされ，②買いの成行注文（①）の約定を経た後，①の売りの指値注文が約定すると，③その直後に買いの指値注文と売りの指値注文が同時にされ（その価格は①の注文の価格と同価格帯），④更にその直後に買いの成行注文及び売りの指値注文が同時にされ（その売りの指値注文の価格は，①及び③の売りの指値注文の価格より高値側），⑤買いの成行注文（④）の約定を経た後，④の売りの指値注文が約定すると，⑥その直後に買いの指値注文と売りの指値注文（その買い，売りの指値注文の価格は，それぞれ，③の買い，売りの指値の価格よりも高値側）が同時にされる。また，⑤’’買いの指値注文（③）の約定を経た後，③の売りの指値注文が約定すると，⑥’買いの指値注文と売りの指値注文がされる（その買い，売りの指値注文の価格は，①及び③の注文の価格と同価格帯）。
例えば，被告サービスにおいて平成２６年１１月５日から同月２９日までに行われた実際の注文は別表１のとおりであり，利用者による選択等の作業の後，別表１最左列の番号につき降順に，「注文日時」欄記載の日時に「執行条件」欄記載の種類（ただし，「クイックトレート」は成行注文をいう。）の「指定Ｒ」欄記載の円単位の金額（ただし，成行注文については注文発出時の相場価格をいう。）での「売」欄に「１」と記載された売りの，「買」欄に「１」と記載された買いの各注文（以下，個別の注文を別表１最左列の番号に従い「注文番号１」などという。）がされ，「約定等日時」欄記載の日時に，「注文状況」記載のとおり売買の注文を約定させる又は無効若しくは取消しとする処理が行われた。ここでは，①別表１最左列の注文番号１１４の買いの成行注文（相場価格１１４．２８円）及び同１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が同時に注文され，②買いの成行注文の約定（１１４．３円）を経た後，売りの指値注文が約定すると（注文番号１１３の約定。①の各注文の約１８時間２１分後），③その直後に注文番号１００の買いの指値注文（指定価格１１４．２８円）及び同９９の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が同時にされ，④更にその直後に，注文番号９７の買いの成行注文（相場価格１１４．９０円）及び同９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）が同時にされ，⑤買いの成行注文（④）の約定（１１４．９１円）を経た後に注文番号９６の売りの指値注文が約定すると（④の各注文の約３５時間５２分後），⑥その直後に注文番号８８の買いの指値注文（指定価格１１４．９０円）及び同８７の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）が同時にされた。また，⑤’注文番号１００の買いの指値注文の約定を経た後，同９９の売りの指値注文が約定すると，⑥’その直後に注文番号９２の買いの指値注文（指値価格１１４．２８円）と同９１の売りの指値注文（指値価格１１４．９０円）がされた。その一部を図表にすると別表２のとおりとなる。（甲６）
３争点
⑴被告サービスの構成要件充足性（なお，被告は，以下のア～ウ以外の構成要件充足性を争っていない。）
ア構成要件Ｃの「注文情報」，「前記注文情報群を注文情報記録手段に記録
し」の各充足性
イ構成要件Ｄの「注文情報」，「前記相場価格が前記一の価格になった場合・・・約定が行われ・・・前記相場価格が前記他の価格になった場合・・・約定が行われる処理が複数回繰り返される」の各充足性ウ構成要件Ｅの「前記相場価格が検出され」，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設
定」の各充足性
⑵本件特許についての無効理由の有無
ア分割要件違反を前提とする乙１文献（特開２０１５－２２８２６７号公報をいう。以下同じ。）に基づく新規性欠如
イ乙２文献（特開２００９－１５１４３４号公報をいう。以下同じ。）に
基づく新規性又は進歩性欠如
ウサポート要件違反
４争点についての当事者の主張
⑴争点⑴（被告サービスの構成要件充足性）についてア構成要件Ｃの「注文情報」，「前記注文情報群を注文情報記録手段に記録
し」の各充足性
（原告の主張）
本件発明において，「注文情報」は，ＦＸ取引サービスにおける注文方法であって，値段をあらかじめ指定して売買をする注文方法である指値注文と現在の相場価格で売買をする注文方法である成行注文のいずれも含む概念であると解するのが相当である。


このことは，①本件発明の特許請求の範囲の記載上，指値注文か成行注文かの区別をしていないこと，②本件発明は，ある金融商品を買って売る連続した取引を自動的に繰り返してその買いと売りの差額分の利益を繰り返し得ることを可能とし，時間の経過に伴って相場価格の変動する価格帯が変化した場合であっても，変化した後の価格帯において同様に買い及び売りの注文を継続させることができるようにするという目的及び効果を有する（本件明細書の段落【００１５】）ところ，こうした目的及び効果に照らすと，本件発明における注文情報としては，注文が買いか売りのいずれであるか，注文価格がいくらかの２つの情報があればよく，それが指値注文か成行注文かを限定する必要がないこと，③本件明細書において，実施例における金融商品取引管理装置の注文情報生成部が生成する注文に成行注文が含まれると記載されており（段落【００３１】），注文に際して利用者が第一注文に売買形態を選択できること（【図８】）が記載されていること，以上のことから明らかである。被告サービスは，「第一注文情報」として買いの成行又は指値注文を，「第二注文情報」として売りの指値注文を生成しており，その前提としてこれを記録していることが明らかであるから，構成要件Ｃの「前記注文情報群を注文情報記録手段に記録し」を充足する。
被告は，「第一注文情報」（構成要件Ｃ）につき「一の価格」の買いの注文であることや指値注文でイフダンオーダー（順位のある２つの注文を同時に出し，第１順位の注文が成立すると自動的に第２順位の注文が有効になる注文形式）が行われる旨の本件明細書の記載を根拠に「注文情報」が指値売買の注文情報に限られると主張する。しかし，前者につき「他の」という語と対になって使用されていることから一方の価格，他方の価格をそれぞれ意味するにすぎず，予め設定した特定の価格も現在の相場価格も含まれ得る。後者につき成行注文を排除する記載と解されない。
仮に「注文情報」が指値注文に係るものに限定されるとしても，被告サービスにおいては買いの成行注文と売りの指値注文の組合せと買い及び売りの指値注文の組合せのいずれかしかなく，後者の組合せを記録していることは明らかであるから，構成要件Ｃの「前記注文情報群を注文情報記録手段に記録し」を充足する。本件発明においては，注文情報生成部が生成する注文情報において「第一注文情報」及び「第二注文情報」以外の注文情報として成行注文等を付加的に備えることは否定されていないこと（本件明細書の段落【０００９】，【００３１】，【００１７】，【００４５】）からすれば，前者の組合せは本件発明外の付加的な構成であって，これが存在することから構成要件Ｃの充足性が否定されるものではない。
（被告の主張）
本件発明の特許請求の範囲においては，「一の価格」又は「他の価格」という所定の値段で売買を行う注文が規定されており，所定の値段で売買を行う注文は指値注文をいう。本件明細書を見ても，発明が解決しようとする課題として，金融商品の指値注文におけるイフダンオーダーを前提として，第２順位の指値注文が成立した後に更なるイフダンオーダーを行うことによって複数の指値注文のみを連続的に組み合わせることを課題として設定するものである（段落【０００４】，【０００５】）。したがって，本件発明にいう「注文情報」は指値注文に係る注文情報のみをいい，成行注文に係る注文情報を付加したものは本件発明の技術的範囲に含まれないと解するのが相当である。
ところが，被告サービスの注文情報生成手段は，買いと売りの指値注文に係る注文情報に加え，買いの成行注文と売りの指値注文に係る注文情報を生成するから，構成要件Ｃの「前記注文情報群を注文情報記録手段に記録し」を充足しない。
イ構成要件Ｄの「注文情報」，「前記相場価格が前記一の価格になった場合・・・約定が行われ・・・前記相場価格が前記他の価格になった場合・・・約定が行われる処理が複数回繰り返される」の各充足性
（原告の主張）
前記ア（原告の主張）のとおり「注文情報」は指値注文及び成行注文の情報を含むところ，被告サービスにおいては，第一注文である買いの成行又は指値注文（例えば，注文番号１００の１１４．２８円の買いの指値注文）が約定した後，第二注文である売りの注文（例えば，注文番号９９の１１４．９０円の売りの指値注文）が約定しているから，「前記注文情報群」「前   記相場   価格が   前記一   の価格   になっ   た場合   ・・・   約定が   行われ・・・前記相場価格が前記他の価格になった場合・・・約定が行われる」を充足する。次に，その後に，同価格の買い注文及び売り注文（例えば，注文番号９２の１１４．２８円の買いの指値注文及び同９１の１１４．９０円の売りの指値注文）が発注されて約定しているから，「処理が複数回繰り返される」を充足する。
仮に「注文情報」が指値注文に係るものに限定されるとしても，前記ア（原告の主張）のとおり，被告サービスにおいては「第一注文情報」及び「第二注文情報」がいずれも指値注文のものが存在する以上，上記の充足を左右しない。
また，本件発明においては，「前記相場価格が前記一の価格（他の価格）になった場合」に約定が行われるとされているが，この場合は必要条件の一つであって十分条件とは解されない。このことは，本件明細書の実施例において，第一注文が約定しなければ，相場価格が「他の価格」になったとしても第二注文情報が有効にならない旨の記載（段落【００６７】～【００７２】，【図１０】）があることから，明らかである。買いの成行注文と売りの指値注文の組合せは本件発明における「注文情報」に当たらない付加的な構成にすぎず，こうした組合せの存在は構成要件Ｄの充足性を左右しない。
（被告の主張）
前記ア（被告の主張）のとおり，注文情報群は指値注文に係る注文情報群をいうから，構成要件Ｄの「前記注文情報群」を充足しない。また，被告サービスは，１回目の買いの成行注文及び売りの指値注文が約定しなければ，相場価格が「前記一の価格になった場合」であるか否かにかかわらず，２回目以降の買い及び売りの指値注文を行わない。したがって，構成要件Ｄの「前記相場価格が前記一の価格になった場合・・・約定が行われ・・・前記相場価格が前記他の価格になった場合・・・約定が行われる処理が複数回繰り返される」を充足しない。


原告は，①成行注文その他の指値注文以外の注文情報を付加的に備えることができる，②「場合」は必要条件の一つにすぎないと各主張するが，上記①につき，本件明細書の段落【００１７】の記載は逆指値注文を付加した構成である本件特許権に係る特許請求の範囲請求項４の効果を示したものである。段落【００３１】は，金融商品取引管理装置が一般的に行うことができる注文の種類を記載したものにすぎない。段落【００４５】は逆指値注文を行う構成であって成行注文を行う構成でない。上記②につき，「場合」の語は，通常，条件が成就したときに必ず結果が生じる趣旨をいい，コンピュータシステムに関する分野においては特にそのようにいえる。したがって，原告の主張は失当である。
ウ構成要件Ｅの「前記相場価格が検出され」，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設
定」の各充足性
（原告の主張）
被告サービスにおいては，「第二注文情報」に当たる売りの指値注文（注文番号１１３。指定価格１１４．９０円）が約定した以上，当該時点の相場価格（１１４．９０円）を検出していることが明らかであるから，「相場価格が検出」を充足する。
当該注文は，取引当初の相場価格を基準とする一定の変動幅（０．６２円）につきあらかじめ設定された値の分だけ高値に設定されたものであるから，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合」を充足する。
次に，前記ア（原告の主張）のとおり「注文情報」は指値注文及び成行注文の情報を含むところ，被告サービスにおいて，上記の時点で従前の買いの成行注文（注文番号１１４。相場価格１１４．２８円）よりも高値側に新たに買いの成行注文情報（注文番号９７。相場価格１１４．９０円）が設定されており，これが「新たな前記第一注文情報」に，同時に設定された売りの指値注文情報（注文番号９６。指定価格１１５．５２円）が「前記第二注文情報」に各該当する。したがって，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」を充足する。
仮に「注文情報」が指値注文の情報に限られるとしても，次のａ又はｂのとおり，上記構成要件を充足する。
ａ構成要件Ｅの「新たな」は従前の注文情報に存在しないということを，「設定」は，同Ｃの「生成」とは異なる語が用いられていること，本件明細書の記載（段落【００５９】，【００６０】，【００８３】）に照らせば，注文情報の注文価格その他の各種情報を決定して記憶することをそれぞれ意味すると解釈すべきである。被告サービスにおいては，現実に指値注文に係る注文情報が繰り返し生成される前に取引開始時において注文価格その他の各種情報が決定され，記録されている。すなわち，取引開始時の相場価格（１１４．２８円）よりも一定額（０．６２円）高い相場価格（１１４．９０円）を検出した時点で，新たな注文情報（注文番号９７及び９６）が生成されたところ，この注文に係る価格（１１４．９０円及び１１５．５２円）がその後に繰り返される指値注文の価格であるから，上記生成時点でこの価格に係る情報が被告サーバに記録されたことが明らかである。ｂ仮に「設定」を「生成」と同義と解釈したとしても，「場合」の前に示されている条件は必要条件の一つにすぎないと解すべきである。被告サービスにおいて，高値側に新たに設定される注文情報は，１回目の注文につき買いの成行注文（注文番号９７）及び売りの指値注文（同９６）であるものの，当該指値注文が約定した時点で指値の買い注文（同８８。指定価格１１４．９０円）及び売り注文（同８７。指定価格１１５．５２円）の組合せが発注されている。そうすると，被告サービスにおいて相場価格の変動の検出に加えて売り注文（同９６）の約定という条件が満たされた時点で「新たな前記第一注文情報」「第二注文情報」に該当する買い及び売りの指値注文が設定されているとみるべきである。注文番号９７の成行注文は，本件発明外の構成が付加されたにすぎず，構成要件Ｅの充足性を左右しない。被告は，先行する買いの成行注文に対応する売りの指値注文が約定することを検知するのであって，相場価格の変動幅を計測，検出しているものでないと主張するが，相場価格を検出していることは前記のとおりである上，上記のとおり「場合」の前に示された条件が必要条件の一つにすぎないことからすれば，上記の約定がされるという他の条件の付加が許容されていることは「場合」という文言自体から明らかである。また，被告は，被告サービスにおいて成行注文がされることにつき本件発明と思想が大きく異なると主張するが，被告サービスも本件発明と同じく変動前後のいずれの価格帯でも買い及び売りの指値注文が繰り返されるように構成されている点で技術思想が同一である。したがって，被告の主張は失当である。
（被告の主張）
被告サービスでは，買いの成行注文が成立した後，相場価格を検出することにより，買いの成行注文に対応する相場価格が売りの指値注文における指定した値段というあらかじめ設定された値段に達した結果，当該売りの指値注文（注文番号９６）が成立し，当該注文が成立したことを検知すると，新たな買いの指値注文（同８８）を行う。このように，新たな買いの成行注文を行うに当たり，先行する買いの成行注文に対応する売りの指値注文が約定することを検知するのであって，相場価格の変動幅を計測，検出しているものでない。


すなわち，本件発明は，指値注文のみからなるイフダンオーダーが約定しない状態で相場価格が上昇し，同オーダーが約定する見込みがなくなった場合，注文の約定により金融商品を保有しない状態のまま，同オーダーよりも高値側に新たなイフダンオーダーを行う構成である。これに対し，被告サービスは，金融商品を保有しない状態が生じること自体を問題視し，こうした状態が生じた場合には成行注文によって直ちに金融商品を買う構成であって，技術思想において本質的に相違するものである。しかも，本件発明では変動幅を常時監視する必要がある一方で被告サービスでは売りの指値注文が約定したか否かのみを監視すれば足りるから，本件発明に比べてコンピュータのリソースを必要としないという格別な効果を有する。こうしたことを踏まえると，相場価格の変動幅を検出することと売りの指値注文が約定することとが本質的に相違するものであることは明らかである。こうした本質的な相違がある以上，被告サービスは「（前記相場価格が検出され，）検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合」を充足しない。次に，前記ア（被告の主張）のとおり「注文情報」は指値注文に係る注文情報に限られる。被告サービスにおいては，先行する成行注文に対応する売りの指値注文（注文番号１１３。指定価格１１４．９０円）が約定した場合に買いの成行注文（注文番号９７。相場価格１１４．９１円）を行うところ，当該注文は「前記第一注文情報」でない。また，「新たな」は，前記のとおり本件発明において高値側にイフダンオーダーを行う際には金融商品を保持しないことになるから，先行するイフダンオーダーの存在しないことを意味すると，「場合」は，条件が成就したときに必ず結果が生じる趣旨をいい，コンピュータシステムに関する分野においては特にそのようにいえると，「設定」は，本件明細書の実施例において第一注文情報及び第二注文情報の価格を「変更」するとされていること（段落【００７６】）からすれば，新しい価格を上書きすることにより旧情報を消去することを意味するとそれぞれ解すべきである。
被告サービスにおいて「前記第一注文情報」及び「前記第二注文情報」に当たり得るのは上記の買いの成行注文（注文番号９７）と同時に注文された売りの指値注文（同９６）が約定した時点で発注される買い及び売りの指値注文（同８８及び８７）であるが，これらは，先行するイフダンオーダー（同９７及び９６）がある点で「新たな」ものでなく，直ちに発注されていない点で「場合」でなく，上記イフダンオーダーがされる際に従前のものの価格情報を消去しない点において「設定」したものでない。
原告は「場合」につき必要条件の一つにすぎないと主張するが，上記の主張に反する。また，「設定」につき，注文情報の注文価格その他の各種情報を決定して記憶することをいうと主張するが，本件明細書の記載（段落【００７４】～【００８１】，【図１０】）に反する。したがって，原告の主張は失当である。
⑵争点⑵（本件特許についての無効理由の有無）についてア分割要件違反を前提とする乙１文献に基づく新規性欠如
（被告の主張）
原出願に係る公開特許公報である乙１文献は，成行注文を排除して指値注文を専ら背景技術とし，指値注文のみからなるイフダンオーダーを複数行うためには顧客が都度個別に注文しなければならず，注文手続が煩雑になっていることを発明が解決しようとする課題としている（乙１文献の段落【０００２】，【０００４】）。この課題を解決する手段として，乙１文献においては，取引開始時に指値注文のみからなるイフダンオーダーを行い，相場価格が同オーダーにより取引ができる価格帯から高値側に外れてしまい，かつ，所定の変動幅になった場合，同オーダーより高値側に指値注文のみからなる新たなイフダンオーダーを行うことを示している（段落【００３１】，【００４０】）。このように，原出願に係る出願書類である乙１文献に指値注文のみからなるイフダンオーダーの間に成行注文を介在させること，同イフダンオーダー及び成行注文を組み合わせた注文を行うことはいずれも記載されていないから，仮に本件発明の「注文情報」に成行注文が含まれているとすれば，本件発明に係る特許出願は分割要件（特許法４４条１項）に違反する。
そうすると，本件発明は，乙１文献に記載されているから，本件発明の特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明（特許法２９条１項３号）である。
（原告の主張）
争う。
イ乙２文献に基づく新規性又は進歩性欠如
（被告の主張）
本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である乙２文献には，①外国為替等，金融商品の取引を管理，支援する技術に関する発明であること（乙２文献の段落【０００１】。本件発明の構成要件Ａに相当），②注文情報生成部が注文入力受付部が処理した情報に基づいて成立した金融商品の注文に関する情報を生成し，価格情報受信部が金融商品取引管理装置にて扱う金融商品の価格についての情報を取得し，取得した情報に対して必要な処理を行い，外為の相場価格の情報を取得すること（段落【００３５】，【００４１】。構成要件Ｂに相当），③注文テーブルを含むデータベースがあり，注文情報生成部により生成された注文情報群は注文テーブルに記録される，注文テーブルに記録された注文情報群は買い及び売りの各注文テーブル（各５個の売り又は買い注文情報からなる。）を有し，上記各注文情報は同一種類の金融商品を一の価格で指値注文する買い注文情報及び当該買い注文情報の対象となっている金融商品を他の価格で指値注文する売り注文情報からなる注文情報群を生成すること（段落【００３９】，【００５８】～【００６３】。構成要件Ｃに相当），④相場価格が一の価格（１ドル１０９．７０円）になった時点において第一注文情報である第三の買い注文情報が約定し，その後の時点において相場価格が他の価格（１ドル１１４．８４円）まで上昇した場合，約定情報生成部が第二注文情報である第三の売り注文情報に基づいて売り情報を約定させて米国ドルを売却し，第二注文情報である第三の売り注文情報が約定した後，第一注文情報である第三の買い注文情報と第二注文情報である第三の売り注文情報が再度生成されること（段落【００６７】，【００６８】，【００７４】，【図６】。構成要件Ｄに相当），⑤ある時点（ｔ７）において相場価格が１ドル１１４．９４円まで上昇し，約定情報生成部が第二の売り注文情報に基づいて売り情報を約定させて米国ドルを売却し，その後の時点（ｔ８）において第二の買い注文情報と第二の売り注文情報（いずれも第三の買い注文情報，売り注文情報より高値）とを再度生成させること（段落【００７０】，【図６】，【図７】），⑥以上の構成を有する金融商品取引管理装置であること（構成要件Ｆに相当）が開示されている（以下，この発明を「乙２発明」という。）。


上記⑤につき，本件発明が「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合」であるのに対し，乙２発明においては新たな他の価格の新たな前記第二注文情報が約定した場合である点，本件発明が「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報を設定する」のに対し，乙２発明においては再度新たな一の価格の前記第一注文情報と新たな他の価格の前記第二注文情報を設定する点の２点で構成要件Ｅと相違する。ところが，上記各点につき，原告はこの点を相違点でないと主張しており，仮にこの主張のとおりであれば，相違点でないか当業者が適宜行い得たこととなるから，本件発明は特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明（特許法２９条１項３号）であるか，乙２文献に基づいて特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものである。
（原告の主張）
前記⑤につき，被告が主張する相違点はいずれも相違点でない。加えて，乙２発明は，取引開始時に価格の異なる売りと買いの注文の組合せが５つ設定され，各組合せの生成と約定が繰り返されるもの（段落【００４３】，【００４９】，【００５９】，【００６０】，【図６】）であり，相場価格帯が変動した後に新たな注文情報を設定する構成が開示されていない。そうすると，本件発明にいう「新たな」注文情報群を生成されるものでないから，この点が相違点となる上，この相違点を解消して本件発明に想到することが容易であるとはいえない。
ウサポート要件違反
（被告の主張）
本件明細書の記載（段落【０００２】，【０００４】，【００３１】，【００４０】）を見ると，相場価格が指値注文のみからなるイフダンオーダーにより取引可能な価格帯を高値側に外れ，その幅が所定の変動幅になった場合，高値側に新たなイフダンオーダーを行うものであることを示しており，上記各イフダンオーダーの間に成行注文を介在させること，上記イフダンオーダー及び成行注文を組み合わせた注文を行うことがいずれも記載されていない。したがって，本件発明の「注文情報」に成行注文が含まれているとすれば，本件発明は発明の詳細な説明に記載したものでない（特許法３６条６項１号）。
（原告の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
１本件発明の技術的意義
⑴本件明細書（甲３の３）の発明の詳細な説明欄には，以下の記載がある。
ア背景技術
「外国為替等の金融商品の取引方法として，注文時の価格で取引を行う成行注文の他に，指値注文が知られている。この指値注文とは，予め顧客から売買値段の指定を受ける注文形態のことであり，金融商品の取扱業者は対象となる金融商品が指定された金額まで下がったときに当該金融商品の買い注文を行い，あるいは，指定された金額まで上がったときに当該金融商品の売り注文を行う。従来，この金融商品の指値注文をコンピュータシステムを用いて行う発明が知られている」（段落【０００２】）
イ発明が解決しようとする課題
「ここで，金融商品の指値注文においては，イフダンオーダー（順位のある２つの注文を同時に出し，第一順位の注文（以下「第一注文」と称する。）が成立したら，自動的に第二順位の注文（以下「第二注文」と称する。）が有効になる注文形式のこと。本明細書において同じ。）が行われることも多い，しかし，引用文献１に記載の発明においては，イフダンオーダーの指値注文に対応できないという問題がある。また，一の顧客が特定の金融商品について複数のイフダンオーダーを行う場合もある。しかし，引用文献１に記載の発明においては，システムを利用する顧客が複数のイフダンオーダーを個別に注文していかねばならず，顧客の注文手続が煩雑になるという問題がある。
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり，複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文において，システムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく複数の注文を行うことができ，システムを利用する顧客の利便性を高めることができる金融商品取引管理装置を提供することを課題としている。」（段落【０００４】，【０００５】）
ウ発明の効果
「請求項１，請求項２に記載の発明によれば，前記相場価格の変動を検出する手段によって前記相場価格が検出され，検出された前記相場価格の高値側，又は安値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，現在の前記相場価格の変動方向である高値側，又は安値側に，新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する構成を備えることにより，時間の経過に伴って相場価格の変動する価格帯が変化した場合であっても，変化した後の価格帯において複数の注文を連続的に組み合わせて行う取引を継続させることができる。これにより，複数の注文を連続的に組み合わせて行う取引を複数回自動的に繰り返す構成において，複数の注文情報が発注される価格帯を，取引相場の実情に即して変動可能に構成できて，金融商品の取引を行う顧客にとって一層利便性の高い取引システムを形成できる。」（段落【００１５】）⑵また，本件明細書には，発明の実施の形態について，以下のような説明がある。
発明の一の形態である金融商品取引管理装置は，一の予約注文によって指値注文を複数のイフダンオーダーによって行うことができるものである（段落【００４０】）。上記装置は，イフダンオーダーによる指値注文の注文，約定処理を行うものであり（段落【００４１】～【００７３】，【図３】，【図４】），顧客が操作した後，注文情報生成部が第１注文及び第２注文からなる注文情報群を複数回生成して注文テーブルに記録した上，最初の注文情報群を生成する（段落【００５８】，【００５９】）。この時点で，第１注文は有効な注文情報（顧客から正式に依頼されて発注された状態の指値注文）であり，第２注文は待機の注文情報（顧客から正式に依頼されているが，まだ発注前の状態の注文情報）として生成されている（段落【００６０】）。価格情報受信部は為替相場の情報取得を継続し，相場価格と特定のポジションの注文価格とが一致すると，約定情報生成部が当該ポジションの注文を約定させるのであり，第１注文が約定する（ステップＳ２１）と，第２注文を待機の注文情報から有効な注文情報に変更し（同Ｓ２２），相場価格が第２注文の価格と一致すると，第２注文を約定させる処理を行う（同Ｓ２３）。この時点で第１注文と第２注文が全て約定していない場合（同Ｓ２４）は，上記ステップＳ２１～Ｓ２３の処理が繰り返される（段落【００６６】～【００７１】，【図４】）。


上記装置においては，相場価格が高値側に変動した際に注文価格を変動させるために約定情報生成部が第１注文及び第２注文の情報を書き換え，これに基づいて上記ステップＳ２１～Ｓ２８の手順が繰り返されるのであり，第１注文を約定させると共に第２注文を待機の注文情報から有効な注文情報にして，その後の時点でステップＳ２３～２８の処理が行われ，以後，上記ステップＳ２１～Ｓ２８の手順が繰り返される（段落【００７４】～【００８１】。この点につき，注文価格を変動させる他の条件を示唆する記載は見当たらない。）。
上記装置に含まれる注文情報生成部が生成する情報には成行注文，指値注文に加え，イフダンオーダーも含まれる（段落【００３１】）が，通常の成行注文においては，注文情報を生成した後にこれを書き込んで注文テーブルに記録する処理（ステップＳ９），第１順位の注文が約定した後，第２注文を有効なものとし，第２注文が約定した場合において証拠金が不足しないときに新たな注文情報群を生成する処理（ステップＳ２１～Ｓ２８）をいずれも行わない（段落【０１０１】，【図３】，【図４】）。
⑶本件発明の技術的意義
以上によれば，本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明である。この分野において，従前のコンピュータシステムには，指値注文が行われるものの指値注文のイフダンオーダーに対応していないこと，これを複数行うには顧客の操作が必要なことといった課題があった。本件発明は，こうしたイフダンオーダーを自動的に繰り返し行うことができ，更に，相場価格が高値側に変動しても，その変動幅が予め設定された値以上となった場合には，高値側に新たな価格を設定してイフダンオーダーを行うことができるようにすることで，イフダンオーダーによる注文が継続的に可能であるという意義を有するといえる。
２争点⑴（被告サービスの構成要件充足性）ウ（構成要件Ｅの「前記相場価格が検出され」，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合，・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」の各充足性）について事案に鑑み，まず，争点⑴ウについて検討する。
⑴原告は，構成要件Ｅにつき，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」条件が成就した「場合」において①設定する「注文情報」は指値注文の情報に限られず成行注文の情報も含むところ，被告サービスにおいて上記条件が成就した直後に買いの成行注文及び売りの指値注文が設定されること，②仮に上記「注文情報」が指値注文の情報に限られるとしても，㋐上記「場合」は上記条件以外の条件を付加することを排除する趣旨ではなく，被告サービスにおいては上記条件のほかに設定された売りの指値注文が約定した場合に買い及び売りの指値注文が設定されること，㋑構成要件Ｅにおける新たな注文情報の「設定」は，実際に注文情報を生成するものでなく，情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるところ，被告サービスにおいては上記条件が成就した際に上記の記録が行われ，その後に買い及び売りの指値注文が設定されることを挙げて，被告サービスが構成要件Ｅを充足すると主張する。
⑵まず，構成要件Ｅの「注文情報」の意義について検討する。ア本件発明の特許請求の範囲の記載によれば，本件発明において生成される注文情報は，一の価格についての買いの注文をする情報（第一注文情報），他の価格についての売りの注文をする情報（第二注文情報）であって，注文情報記録手段に記録されるもの（構成要件Ｃ）である。そして，金融商品の相場価格が上記一の価格又は他の価格になった場合に当該注文が約定するのである（同Ｄ）から，上記一の価格又は他の価格は，注文の約定前に決定され，記録されるものであるということができる。これに符合する注文方法は指値注文であるから，本件発明の「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいい，このことは構成要件Ｅの「注文情報」においても同様であると解される。
イこの点につき本件明細書を見ると，金融商品の取引方法として指値注文と成行注文があることに触れながら指値注文についてイフダンオーダーが多く行われることを挙げ，従前のコンピュータシステムにおいては指値注文が行われるものの指値注文のイフダンオーダーに対応していないこと，これを複数行うには顧客の操作が必要なことを解決すべき課題として挙げ，その解決手段としてイフダンオーダーを自動的に繰り返し，相場価格が高値側に変動してもイフダンオーダーを継続させられるようにする構成をもって本件発明とし，上記課題を解決するとしている（段落【０００２】，【０００４】～【０００６】，【００１５】）。これらの記載からも，本件発明は，指値注文のイフダンオーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的に継続することに意義があるとされているのであって，それらの注文の間に成行注文が介在することを示唆する記載はない。加えて，発明を実施するための形態においても指値注文を複数のイフダンオーダーによって行うことができるもののみを挙げていて（段落【００４１】～【００７３】。前記１⑵），注文に成行注文を含み得る旨の記載は見当たらない。そうすると，本件明細書の記載も，前記アの解釈と符合するということできる。ウしたがって，構成要件Ｅの「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいうと解するのが相当である。
⑶次に，構成要件Ｅの「・・・検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合・・・」の「場合」の意義について検討する。
ア一般に，「場合」は，「その場に出会った時。時。おり。時機」（広辞苑〔第六版〕２２１０頁），「仮定的・一般的にある状況になったとき」（大辞林〔第二版新装版〕２０３７頁）という意味を有する。このことに照らすと，本件発明の特許請求の範囲の記載上，「場合」の直前にある「検出された・・・変動幅が予め設定された値以上となった」ことが，その後に定められた「高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」するという動作が行われる条件となることを示していると解される。もっとも，当該記載上，上記とは異なる条件が定められていない一方で，他の条件を付加することを禁じる趣旨の記載も見られない。


イそこで本件明細書をみると，前記１⑶のとおり，本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明であり，相場価格の価格帯が高値側に変化した場合であってもそうした注文が継続的に可能であることを本件発明の効果としていて，この点に本件発明の意義を見いだすことができる。この意義を前提とすれば，本件発明は価格帯の変化のみに着目して新たな注文をすることができる発明であると解することができる上，注文を継続的に行うために価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されていると考えられる。また，発明の実施の形態においても，相場価格の変動に伴う注文価格の変更は，相場価格が高値側に変動した時点で直ちに行われ得る構成のみが挙げられ，相場価格の変動時にその成就の有無を判断できない条件の示唆はない（段落【００７４】～【００８１】。前記１⑵）。
そうすると，構成要件Ｅの新たな注文情報の設定が行われる「場合」の指す条件としては，価格帯の変動時に直ちに新たな注文を行い得るものをいう趣旨ということができるから，当該「場合」において仮に他の条件の付加が認められるとしても，価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないものは含まれないと解するのが相当である。
⑷さらに，構成要件Ｅの「高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」の「設定」の意義について検討する。ア一般に，「設定」は「つくり定めること」（広辞苑〔第六版〕１５７７頁），「ある目的に沿って，新たに物事をもうけ定めること」（大辞林〔第二版新装版〕１４１０頁）という意味を有していること，本件発明の特許請求の範囲の記載上，注文情報生成手段が新たな第一注文情報及び第二注文情報を「設定」するとされている（構成要件Ｅ）こと，前記の「注文情報」の解釈を踏まえると，「設定」は，売り又は買いの指値注文の注文情報をつくり定めることであると解される。もっとも，設定の内容が，実際に注文情報を生成するものでなく，注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるのか否かは必ずしも明らかでない。イそこで本件明細書をみると，前記１⑶のとおり，本件発明は，相場価格の価格帯が高値側に変化しても変化した後の価格帯において複数の注文を連続的に組み合わせて行う取引，すなわちイフダンオーダーの取引を継続させることができる点にその意義があるのであるから，価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されているといえる。また，発明の実施の形態において，注文情報の書換えの後に第１注文を約定させて第２注文を有効な注文情報とするとされていること（段落【００７４】～【００８１】。前記１⑵）からも，上記書換えの直後に注文を出すことが前提とされていると理解される。そうすると，本件明細書上，本件発明においては相場価格帯が高値側に変化した際に高値側の注文情報をつくり定めた直後に当該注文情報に基づく注文を発する趣旨が表現されているとみることができるから，「設定」は，注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるというものでなく，実際に注文情報を生成するものであると解するのが相当である。
⑸ア被告サービスについてみると，被告サービスにおいては，前記前提事実⑷のように，注文，注文の約定等の処理がされており，①買いの成行注文と売りの指値注文が同時にされ（別表１最左列の番号とその注文内容としては，注文番号１１４の買いの成行注文（相場価格１１４．２８円）及び同１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）。以下，この項につき同じ。），②買いの成行注文（①）の約定（１１４．３円）を経た後に①の売りの指値注文が約定すると（注文番号１１３の約定。①の各注文の約１８時間２１分後），③その直後に買いの指値注文と売りの指値注文が同時にされ（注文番号１００の買いの指値注文（指定価格１１４．２８円）及び同９９の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）），④更にその直後に，買いの成行注文及び売りの指値注文が同時にされ（注文番号９７の買いの成行注文（相場価格１１４．９０円）及び同９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）），⑤買いの成行注文（④）の約定（１１４．９１円）を経た後，④の指値注文が約定すると（注文番号９６の約定。④の各注文の約３５時間５２分後），⑥その直後に買いの指値注文及び売りの指値注文が同時にされた（注文番号８８の買いの指値注文（相場価格１１４．９０円）及び同８７の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円））。イ原告は，上記②の売りの指値注文が約定した時点が構成要件Ｅの「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」に該当すると主張し，それによって，高値側の「新たな一の価格」及び「新たな他の価格」の注文情報群が生成されているとする（原告第３準備書面１７，１８頁等）。
そこで，このことを前提として検討すると，被告サービスにおいては，上記のとおり，上記②の時点の直後に高値側に買いの成行注文及び売りの指値注文（上記④の各注文）の注文情報が生成，発注された。もっとも，上記④の各注文のうち，売り注文は指値注文であるが買い注文は成行注文であるところ，前記⑵のとおり構成要件Ｅの「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいい，成行注文に係る注文情報を含まないと解される。そうすると，④の買い注文に係る注文情報は，構成要件Ｅの新たな「第一注文情報」に該当しないというべきである。
他方，上記⑥の注文はいずれも指値注文であり，これらの注文に係る注文情報は構成要件Ｅの「第一注文情報」及び「第二注文情報」に該当し得るものといえる。しかし，⑥の各注文は，②の時点の直後に③の各注文がされた後，③の成行の買い注文の約定価格よりも高値側に価格が変動し，③の売りの指値注文が約定した⑤の時点の後にされるものである。そうすると，⑥の各注文に係る注文情報は，「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」時点である②の時点において，成就の有無が判断できる他の条件の付加なく，また，直ちに生成されたものということはできない。別表１の取引においても，⑥の注文は，②の時点から約３５時間５０分後にされ，また，その間に⑤の売りの指値注文の約定等がされた後にされている。


主              文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２訴外Ａと被控訴人との間において平成２３年１０月２６日締結された，訴外Ａが被控訴人に対し，株式会社Ｂ（商号は「有限会社Ｂ」）の株式１２４０株を贈与する旨の贈与契約を取り消す。
３訴外Ｃと被控訴人との間において平成２３年１０月２６日締結された，訴外Ｃが被控訴人に対し，株式会社Ｂ（商号は「有限会社Ｂ」）の株式２３５株を贈与する旨の贈与契約を取り消す。
４訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
本件は，特例有限会社である有限会社Ｂ（以下「本件会社」という。）の株主である控訴人が，本件会社の取締役であった訴外Ａ（以下「Ａ」という。）及び同Ｃ（以下「Ｃ」という。）から本件会社の株式を贈与された被控訴人に対し，訴外人らは，本件会社を害することを知りながら，本件会社の株式を被控訴人に贈与したことによって，訴外人らが本件会社に対して負う損害賠償債務の弁済に必要な資力を失った旨主張して，株式会社における責任追及等の訴え（以下「責任追及等の訴え」という。）に関する規定（会社法８４７条３項）に基づき，本件会社のために詐害行為取消の訴え（民法４２４条１項）を提起し，上記各贈与の取消しを求めた事案である。
原審が，本件詐害行為取消の訴えは会社法８４７条３項の予定する訴訟には当たらないとして，控訴人の本件訴えを却下したところ，控訴人は，これを不服として控訴した。
そのほかの事案の概要は，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の１から３（原判決２頁１１行目から６頁１８行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する（なお，原判決中，「原告」とあるのは「控訴人」と，「被告」とあるのは「被控訴人」とそれぞれ読み替えられることになる。以下同じ。）。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の本件訴えは不適法であるから却下すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
２(1)会社法８４７条３項は広く株主に責任追及等の訴えを提起することを認めているが，これは，株式会社の代表機関と役員等との関係に鑑み，株式会社が役員等に対する責任追及を怠る場合に，株主に対して株式会社のために責任を追及する訴えを提起することを認めることにより，株式会社ひいては株主の利益を保護しようとする趣旨に出たものと解される。(2)ところで，会社法は，株式会社の所有と経営とを分離し，株式会社の業務執行については，原則として取締役や代表取締役等の執行機関にこれを委ねている（会社法３４８条，３４９条）。他方，株主については，株主総会における議決権行使や議題の提案を通じて取締役の選解任や報酬の決定を行うことを基本的な権利として認め（同法２９５条１項，３０３条，３０８条ないし３１３条，３２９条，３３９条，３７１条等），更に一定数等の株式保有要件を充たした株主には，株主総会招集請求権（同法２９７条），株主総会検査役の選任請求権（同法３０６条）や，業務の執行に関する検査役の選任権（同法３５８条），取締役の違法行為差止請求権（同法３６０条）及び取締役の解任の訴えの提起権（同法８５４条）等を認めるにとどめている。こうした株式会社の業務執行に関する会社法の基本構造の下で，会社法が，株主に対して責任追及等の訴えを提起することを特に認めていることからすると，それは，株式会社が役員等に対して役員等の地位に基づく債務又は役員等の株式会社との取引に基づく債務の履行の請求を怠っている場合などに，例外的に，株主に対し，株式会社のために，その役員等を相手方とする訴訟を提起，追行することを認めたものというべきであって，およそ役員等の責任追及等のために必要でありさえすれば，誰に対してでもどのような訴訟でも提起することを認めたものと解することはできない。(3)そこで，責任追及等の訴えについての会社法の規定をみるに，会社法８４７条１項は，責任追及等の訴えを「発起人，設立時取締役，設立時監査役，役員等（第４２３条第１項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。）若しくは清算人の責任を追及する訴え，第１２０条第３項の利益の返還を求める訴え又は第２１２条第１項若しくは第２８５条第１項の規定による支払を求める訴え」と定義している。そして，会社法が第７編第２章に規定する各種訴訟について被告適格に関する具体的な規定を設けている（同法８３４条，８５５条，８５８条２項，８６１条，８６４条，８６６条）のに対し，責任追及等の訴えについては被告適格に関する規定を特に設けてはいないが，これは，責任追及等の訴えについては，文理上被告となるべき者が明らかであることによるものと解される。すなわち，会社法８４７条１項のうち前段の役員等の責任を追及する訴えは，その「責任を追及する」との文理上，責任追及の対象となる役員等（その趣旨に照らし，役員等であった者及びそれらの一般承継人を含むものと解される。以下同じ。）が被告となることを当然に予定しているものというべきであり，また，同条同項のうち後段の訴えは，第三者である株主権の行使に関して利益の供与を受けた者，著しく不公正な払込金額で株式を引き受けた者又は著しく不公正な条件で新株予約権を引き受けてこれを行使した者（その趣旨に照らし，それらの一般承継人を含むものと解される。以下同じ。）が被告となるもので，こうした訴えを限定的に列挙したものと解される。こうした会社法の規定する各種の訴えに係る被告とすべき者に関する規定の文言やその内容に照らすと，それらの被告とすべき者については，これを限定的に定めたものと解するのが相当である。なお，会社法８４７条３項の規定する責任追及等の訴えの制度のもととなったと考えられる昭和２５年法律第１６７号により導入された株主代表訴訟制度についても，その累次の改正過程を通じて，その被告とすべき者については，取締役等の役員等のほかは，特に限定的に列挙した者を規定するにとどめているのであって，制度の趣旨を全うするため被告とすべき者の範囲を拡張し，たとえば取引の相手方などにも押し及ぼそうとすることが検討されたような形跡はみられないが，こうした点も，上記の解釈と整合性を有するものと思われる。


平成３０年９月６日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０２１０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年７月５日
判            決
原              告    ロート   製薬株   式会社同訴訟代理人弁護士    寺    下      雄      介同訴訟代理人弁理士    長谷    川      芳      樹
清    水      義      憲
吉    住      和      之
坂    西      俊      明
中    塚              岳
被              告    Ｙ
同訴訟代理人弁護士    山    本      健      策
草    深      充      彦
同訴訟代理人弁理士    山    本      秀      策
森    下      夏      樹
馰     谷      剛      志
主        文
１特許庁が無効２０１５－８０００２３号事件について平成２９年１０月１１日にした審決のうち，特許第５４０３８５０号の請求項１～６に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要（後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実）
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成１７年６月７日（平成１６年６月８日優先権主張（日本国）），発明の名称を「眼科用清涼組成物」とする特許出願をし（以下，出願日を「本件出願日」，優先日を「本件優先日」という。），平成２５年１１月８日，設定の登録（特許第５４０３８５０号）を受けた（請求項の数６。以下，この特許を「本件特許」という。甲８５）。
(2)被告は，平成２７年２月５日，特許庁に対し，本件特許の全ての請求項について特許を無効にすることを求めて審判を請求し，同請求事件は，無効２０１５－８０００２３号事件として係属した。
(3)特許庁は，平成２７年１２月１日，審判請求は成り立たない旨の審決（以下「第一次審決」という。）をしたため，被告は，審決取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は，平成２９年１月１８日，第一次審決を取り消す旨の判決（以下「第一次判決」という。）をし，第一次判決はその後確定した（甲８６）。
(4)原告は，平成２９年９月４日付けで本件特許について訂正を請求した（以下「本件訂正」という。甲９５）。
(5)特許庁は，平成２９年１０月１１日，本件訂正を認めた上で，請求項１～６に係る発明についての特許を無効とする旨の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同月１９日に原告に送達された。(6)原告は，平成２９年１１月１６日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項１～６の記載は，次のとおりである（甲９５）。以下，請求項１～６の発明を，請求項の番号に従い「本件訂正発明１」などという。また，本件訂正後の明細書（甲９５）を「本件訂正明細書」といい，訂正前の明細書（甲８５）を「本件明細書」という。
【請求項１】ａ）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として０．０１ｗ/ｖ％以上０．１ｗ/ｖ％未満，ｂ）０．０１～１０ｗ/ｖ％の塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム，硫酸マグネシウム，リン酸水素二ナトリウム，リン酸二水素ナトリウム，リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも１種，および
ｃ）平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を０．００１～１０ｗ/ｖ％含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物（ただし，局所麻酔剤を含有するものを除く）。
【請求項２】さらに，非イオン性界面活性剤を０．００１～５ｗ/ｖ％含有する請求項１に記載の眼科用清涼組成物。
【請求項３】さらに，エデト酸又はその塩を０．０００１～１ｗ/ｖ％含有する請求項１又は２に記載の眼科用清涼組成物。
【請求項４】さらに，アミノエチルスルホン酸，グルタミン酸，アスパラギン酸カリウム，アスパラギン酸マグネシウム，グルタミン酸ナトリウム，グルコース又はトレハロースから選択される少なくとも１種以上の成分を，それらの総量として０．０１～５ｗ/ｖ％含有する請求項１乃至３に記載の眼科用清涼組成物。
【請求項５】点眼剤又は洗眼剤である請求項１乃至４に記載の眼科用清涼組成物。
【請求項６】ａ）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として０．０１ｗ/ｖ％以上０．１ｗ/ｖ％未満，ｂ）０．０１～１０ｗ/ｖ％の塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム，硫酸マグネシウム，リン酸水素二ナトリウム，リン酸二水素ナトリウム，リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも１種，および
ｃ）平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を０．００１～１０ｗ/ｖ％含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ常用者用の眼科用清涼組成物（ただし，局所麻酔剤を含有するものを除く）。３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本件訂正を認めた上で，当業者の技術常識から合理的に解釈しても，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」（【請求項１】【請求項６】）における「平均分子量」がいかなる平均分子量を意味するのかが不明であるから，特許請求の範囲の記載は特許法３６条６項２号に規定する要件（以下「明確性要件」という。）を満たさず，本件訂正発明１～６についての特許は無効にすべきであるというものである。
４取消事由
明確性要件に係る認定判断の誤り
第３原告主張の取消事由（明確性要件に係る認定判断の誤り）１本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量は重量平均分子量を意味するものと解されるから，本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たすものであり，本件審決は誤りである。


２本件訂正明細書の段落【００２１】の「平均分子量」の意味について，まずは段落【００１６】～【００２０】の「平均分子量」の意味と同じく重量平均分子量であるというのが自然かつ合理的である。そして，本件訂正明細書には「平均分子量」が重量平均分子量を意味しないと推論する根拠となる記載もないから，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量について当業者は重量平均分子量を意味すると解するというべきである。
３生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量は重量平均分子量で示されており，本件出願時の当業者の理解も同様であった。すなわち，生化学工業株式会社の回答書（甲１００）によれば，同社は，平成１６年当時から，ユーザーからの同社製コンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量についての問合せには重量平均分子量の値を提供しており，また，生化学工業株式会社の回答書（甲８４）添付のカタログ（以下「本件カタログ」という。）にもコンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量が記載されている。
さらに，生化学工業株式会社が出願人である公開特許公報等（甲５９，７０，７１及び７３）の記載からも，生化学工業株式会社から販売されるコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量は重量平均分子量を意味すると理解できる。なお，公開特許公報（甲７１及び甲７３）の「グリコサミノグリカンの分子量とは，通常平均分子量を意味し，一般的には極限粘度から算出される重量平均分子量を指称する。」との記載にいう「極限粘度から算出される重量平均分子量」が重量平均分子量を示すことは，複数の文献（甲１０１～１０３）から明らかである。
４マルハ株式会社の製品について
第一次判決において，マルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として当業者に公然知られた数値は粘度平均分子量であったと判断されたが，本件訂正により，本件訂正明細書からマルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムに関する記載が削除されたのであるから，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が粘度平均分子量と解する余地はなく，本件訂正により特許請求の範囲の記載は明確性要件を充足する。また，本件訂正により特許請求の範囲の実質的な変更があったとはいえない。
第４被告の反論
１本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう「平均分子量」がいかなる平均分子量を意味するのか不明であり，特許請求の記載が明確性要件を満たさないとした本件審決の判断に誤りはない。
２仮に，第一次判決の認定するとおり，本件出願日当時，本件訂正明細書に記載された他の高分子化合物については，その平均分子量が重量平均分子量で記載されているものと理解したとしても，本件訂正明細書に製品名が記載されていないコンドロイチン硫酸あるいはその塩に関しては，直ちに重量平均分子量で記載されているものと理解することはできず，その平均分子量がいかなる平均分子量であるか特定することはできない。
３生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて(1)生化学工業株式会社においては，次のとおり，重量平均分子量と粘度平均分子量を厳密に区別しないで用いていた可能性があり，生化学工業株式会社が重量平均分子量とする数値には粘度平均分子量が含まれていた可能性がある。
すなわち，生化学工業株式会社が出願人である公開特許公報（甲７１及び甲７３）には，「グリコサミノグリカンの分子量とは，通常平均分子量を意味し，一般的には極限粘度から算出される重量平均分子量を指称する。」と記載されているが，重量平均分子量は一般に光散乱及び超遠心法で決定され，「極限粘度から算出される」平均分子量は一般には粘度平均分子量である（なお，固有粘度は極限粘度と同義である。）から，「極限粘度から算出される重量平均分子量」とは，粘度平均分子量を意味すると解される。文献（甲１０１～１０３）に記載された算出方法はいずれも粘度平均分子量の算出方法であり，この点に関する原告の主張は誤りである。すなわち，粘度平均分子量とは，「分子量をMark-Houwinkの関係式により固有粘度［η］と結びつける」ことで算出される平均分子量であり，「Mark-Houwinkの関係式」とは，固有粘度［η］（極限粘度ともいい，測定可能である。）と粘度平均分子量（Ｍ）との関係を示す式（［η］＝ＫＭａ）である。「Ｋ」と「ａ」は，対象となる物質ごとに，何らかの平均分子量（例えば重量平均分子量）の測定値を「Ｍ」に代入し，固有粘度の測定値を［η］に代入して，複数のプロットを取ることで実験的に得られる定数であり，このようにして定めた「Ｋ」と「ａ」により得られたMark-Houwinkの関係式から，固有粘度［η］と粘度平均分子量（Ｍ）との関係が明らかになる。このように，粘度平均分子量とは，予め実験により「Ｋ」および「ａ」の値を決定して導き出したMark-Houwinkの関係式に，固有粘度［η］の測定値を代入することにより求められるものであるところ，甲１０１～１０３には，いずれもこのような算出方法が記載されている。
(2)本件カタログの「分子量」は，コンドロイチン硫酸ナトリウム中のアルデヒド基（還元末端）の定量によりその全体の分子量を測定したものであるから，数平均分子量である。
すなわち，本件カタログに「分子量」の参照文献として引用されている論文（以下「乙１論文」という。）には，アルドースという「アルデヒド基」（還元末端）を持つ「糖」の還元力を測定することが記載されている。そして，化学大辞典（乙２）等によれば，「糖」の「還元末端」に基づいて平均分子量を測定する方法は「末端基定量」（法）であり，この方法で測定される平均分子量は数平均分子量である。コンドロイチン硫酸あるいはその塩は糖の一種であり，その末端のグルコース中のＣＨＯＨ基は水中で平衡状態になり，還元性のＣＨＯで示されるアルデヒド基を形成するから，コンドロイチン硫酸あるいはその塩は，アルデヒド基を実質的に持つ分子で，「アルデヒド基」（還元末端）を持つ「糖」であると解することができ，乙１論文にいう「アルドース」に該当するのであり，その平均分子量は数平均分子量である。


(3)生化学工業株式会社自身が出願人である，①    公開特許公報等（甲７１及び甲７３）には粘度平均分子量が記載され（上記(1)），②本件優先日と同年の優先日を有する再公表特許ＷＯ２００６／０６８１４６公報（乙４）には，コンドロイチン硫酸又はその塩の重量平均分子量及び還元性末端基測定法による分子量（数平均分子量）が記載されているから，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかは明らかではない。
また，生化学工業株式会社自身が出願人である公開特許公報等にコンドロイチン硫酸又はその塩の重量平均分子量が記載されているとしても，メーカーが出願人である公報にはメーカーが自家調達したものが記載されていると考えるのが自然であるから，「生化学工業株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム」（本件訂正明細書段落【００２１】）の平均分子量が重量平均分子量で示されていたことの根拠とはならない。(4)生化学工業株式会社から販売される製品に関する当業者の認識を適切に示すのは，製品のユーザーである，同社以外の者による文献であるが，生化学工業株式会社以外の者が出願人である公開特許公報（甲３０及び甲３１）では，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウム製品についてそれぞれ粘度平均分子量及び数平均分子量で示されている。
(5)本件カタログ及びその他の生化学工業株式会社製品のカタログ（甲２２及び甲７８）には「分子量」の記載しかなく，それが平均分子量であることを示す記載がないから，生化学工業株式会社はコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を記載せずに販売していたと推認され，当業者にとって，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかは一義的に確定していなかった。
４マルハ株式会社の製品について
本件出願日当時のコンドロイチン硫酸又はその塩の製造販売の市場はマルハ株式会社と生化学工業株式会社の２社が独占していたから，当業者は両社の製品を利用可能であると認識する。そして，第一次判決の認定するとおり，マルハ株式会社の製品の平均分子量として当業者に公然に知られた数値は粘度平均分子量であるから，当業者は，「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が粘度平均分子量でないと判断することはできない。この点は，本件訂正により，本件明細書の段落【００２１】からマルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸を削除したからといって変わりはないし，このような訂正により明確性要件の治癒を認めることは特許請求の範囲を実質的に変更するに等しく，妥当性を欠く。
５電気化学工業株式会社が出願人である特開２００６－１２９７９６号公報（乙５）（出願日平成１６年１１月８日）には，コンドロイチン硫酸の数平均分子量及び重量平均分子量の双方が記載され，また，同特許出願についての特許法３０条１項の適用申請に係る自己公知資料である学会予稿（乙７。平成１６年５月１日）にも，コンドロイチン硫酸塩の数平均分子量が記載されている。これは，当業者の間で，コンドロイチン硫酸あるいはその塩の「平均分子量」が多義的に用いられていたことを示す。
第５当裁判所の判断
１本件各訂正発明について
(1)本件訂正後の特許請求の範囲
本件訂正後の特許請求の範囲は，上記第２の２に記載のとおりである。
(2)本件訂正明細書の記載内容
本件訂正明細書には，おおむね以下の記載がある。
ア技術分野
本発明は，ソフトコンタクトレンズ装用中に眼に適用することで，ソフトコンタクトレンズ装用時においても十分な清涼感を付与することができる眼科用清涼組成物に関する。（段落【０００１】）
イ背景技術
眼科用清涼組成物においては，メントールに代表される清涼化剤が配合される。清涼化剤の配合は，快適な強さの清涼感を不快な刺激を伴うことなく付与できるよう処方設計することが重要であり，常時起こっている涙液交換，すなわち涙液による希釈と排出を被っても適度な強さの清涼感を付与できるだけの高濃度のメントールの投与が必要になる。しかしながら，過剰に高濃度のメントールは，点眼直後に清涼感を超えた強すぎる不快な刺激を伴うため，眼科用清涼組成物に配合できるメントール量にはおのずと限界がある。（段落【０００２】）
このように，メントール等の清涼化剤を単に増量することなく，十分な清涼感を持続させるとともにメントールの刺激性を改善する方法が示されている。しかしながら，これらの方法や点眼剤は，専らソフトコンタクトレンズを装用していない使用者，すなわち裸眼或いはハードコンタクトレンズを常用する使用者に対して清涼感を付与することを主目的として開発されており，ソフトコンタクトレンズ装用における特有の課題については何ら考慮されてはいない。（段落【０００４】）
ところで，ソフトコンタクトレンズ装用においては以下のような特有の課題がある。
角膜は知覚神経に富む組織であり，角膜上皮における神経密度は皮膚の約３００～６００倍といわれている。（非特許文献１）。したがって，使用者が清涼感を感じるかどうかは，角膜表面にメントールがどの程度接触したかに影響される。ハードコンタクトレンズ直径は角膜径よりも小さく，ハードコンタクトレンズを装用しても角膜周縁部が露出しているが，ソフトコンタクトレンズ径は，角膜よりも大きくソフトコンタクトレンズを装用すると角膜表面はソフトコンタクトレンズに覆われてしまう。そのため，ソフトコンタクトレンズ装用者は，裸眼の場合に比して格段に清涼感を感じにくい。
また，ソフトコンタクトレンズを装用中は，レンズ後面（角膜側）とレンズに覆われていない部分（結膜表面）との涙液交換率が極めて低下する。ハードコンタクトレンズでは，ベストフィッティングでの涙液交換率が健常眼の涙液メニスカスにおける涙液交換率と同程度の高値２５．６±１１．１（％／分）を示すが，ソフトコンタクトレンズでは，ベストフィッティングでの涙液交換率ですら，１６．５±１．１（％／分）と低値を示す（非特許文献２レンズと涙液交換率の低下）。そのため，メントールがソフトコンタクトレンズと眼表面の間隙にある涙液層を経て角膜中央部に到達するための涙液交換も著しく遅く，清涼感の感度低下を増長してしまう。
（段落【０００５】）
これまで，ソフトコンタクトレンズ装用中の眼に適用した場合においても，十分な清涼感を付与することができる眼科用清涼組成物は知られていなかった。また，ソフトコンタクトレンズ装用中にレンズ後面の涙液交換を促進する方法も，ほとんど知られていない。このようにソフトコンタクトレンズ装用中に所要の清涼感を一定時間持続させつつ，刺激を緩和することは極めて困難であった。


さらに，メントールなどの清涼化剤や，クロロブタノール等の局所麻酔作用剤，塩化ベンザルコニウム等の第４級アンモニウム塩などの防腐剤等，塩酸テトラヒドロゾリン，塩酸ナファゾリン，硝酸ナファゾリン等の血管収縮剤等のソフトコンタクトレンズに悪影響（吸着や変形）を及ぼすことが懸念される成分を含有する場合には，製剤設計が制限される。（段落【０００６】）
ウ発明が解決しようとする課題
…本発明は，ソフトコンタクトレンズを装用中においても，十分な清涼感を付与できる清涼組成物を提供することを課題とする。（段落【０００８】）
エ課題を解決するための手段
本発明者らは，課題解決のために鋭意検討の結果，ａ）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として０．０１（ｗ／ｖ）％以上０．１（ｗ／ｖ）％未満，ｂ）無機塩類，およびｃ）平均分子量が２０万～２５０万のヒドロキシエチルセルロース，平均分子量が５万～５０万のメチルセルロース，平均分子量が１万～１５万のポリビニルピロリドン，平均分子量が５万～５０万のコンドロイチン硫酸又はその塩，平均分子量が５万～５０万のヒドロキシプロピルメチルセルロース，平均分子量が１万～３０万のポリビニルアルコールから選ばれる少なくとも１種から選ばれる少なくとも１種を含有する眼科用清涼組成物が，ソフトコンタクトレンズ装用時の眼に適用しても刺激を伴うことなく十分な清涼感を付与することができることを見出し，本発明を完成するに至った。（段落【０００９】）
本発明者は，かかる知見に基づいて開発されたものである。すなわち，本発明は，下記（１）～（１２）に掲げる眼科用清涼組成物である。
（１）ａ）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として０．０１ｗ／ｖ％以上０．１ｗ／ｖ％未満，ｂ）無機塩類，および
ｃ）平均分子量が２０万～２５０万のヒドロキシエチルセルロース，平均分子量が５万～５０万のメチルセルロース，平均分子量が１万～１５万のポリビニルピロリドン，平均分子量が５万～５０万のヒドロキシプロピルメチルセルロース，平均分子量が１万～３０万のポリビニルアルコール，又は平均分子量が０．５万～５０万のコンドロイチン硫酸或いはその塩から選ばれる少なくとも１種を含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物，（２）平均分子量が２０万～２５０万のヒドロキシエチルセルロースを，０．００１～１０ｗ／ｖ％で含有する（１）に記載の眼科用清涼組成物，（３）平均分子量が５万～５０万のメチルセルロースを，０．００１～１０ｗ／ｖ％で含有する（１）に記載の眼科用清涼組成物，（４）平均分子量が１万～１５万のポリビニルピロリドンを，０．００１～１０ｗ／ｖ％で含有する（１）に記載の眼科用清涼組成物，（５）平均分子量が５万～５０万のヒドロキシプロピルメチルセルロースを，０．００１～１０ｗ／ｖ％で含有する（１）に記載の眼科用清涼組成物，
（６）平均分子量が１万～３０万のポリビニルアルコールを，０．００１～１０ｗ／ｖ％で含有する（１）に記載の眼科用清涼組成物，（７）平均分子量が０．５万～５０万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を，０．００１～１０ｗ／ｖ％で含有する（１）に記載の眼科用清涼組
成物，
（８）さらに，非イオン性界面活性剤を０．００１～５ｗ／ｖ％含有す
る（１）乃至（７）に記載の眼科用清涼組成物，
（９）さらに，エデト酸又はその塩を０．０００１～１ｗ／ｖ％含有する
（１）乃至（８）に記載の眼科用清涼組成物，
（１０）さらに，アミノエチルスルホン酸，グルタミン酸，アスパラギン酸カリウム，アスパラギン酸マグネシウム，グルタミン酸ナトリウム，グルコース又はトレハロースから選択される少なくとも１種以上の成分を，それらの総量として０．０１～５ｗ／ｖ％含有する（１）乃至（９）に記
載の眼科用清涼組成物，
（１１）点眼剤又は洗眼剤である（１）乃至（１０）に記載の眼科用清涼
組成物，
（１２）ａ）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として０．０１ｗ／ｖ％以上０．１ｗ／ｖ％未満，ｂ）無機塩類，および
ｃ）平均分子量が２０万～２５０万のヒドロキシエチルセルロース，平均分子量が５万～５０万のメチルセルロース，平均分子量が１万～１５万のポリビニルピロリドン，平均分子量が５万～５０万のヒドロキシプロピルメチルセルロース，平均分子量が１万～３０万のポリビニルアルコール，又は平均分子量が０．５万～５０万のコンドロイチン硫酸或いはその塩から選ばれる少なくとも１種を含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ常用者用の眼科用清涼組成物。
なお，本明細書中，特に言及しない限り，％はｗ／ｖ％を意味するものとする。（段落【００１０】）
オ発明の効果
本発明の眼科用清涼組成物によれば，…ソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物を提供することができる。…本発明の眼科用清涼組成物によれば，眼に組成物を適用した直後から十分な清涼感が得られ，かつ刺激が緩和されているため，ソフトコンタクトレンズ装用者に快い清涼感を付与するための眼科用清涼組成物を提供できる。さらに，本発明によれば，メントールを少量用いても十分な清涼感を付与することができ，刺激がなく安全性が高い眼科用清涼組成物を提供できる。
さらに，本発明の眼科用清涼組成物は，清涼化剤の刺激を伴うことなく清涼感を感じることができるので，例えばソフトコンタクトレンズ装用によって障害を有する眼となった，ソフトコンタクトレンズ常用者がソフトコンタクトレンズの装用中のみならずソフトコンタクトレンズを外した後の眼に清涼感を付与するためのソフトコンタクトレンズ常用者用の眼科用清涼組成物としても利用できる。（段落【００１１】）
カ発明を実施するための最良の形態


本発明の眼科用清涼組成物は，メントール，カンフル又はボルネオールから選択される１種又は２種以上の化合物をそれらの総量として０．０１％以上０．１％未満で含有する。…（段落【００１２】）本発明の眼科用清涼組成物は，無機塩類を必須成分として含有する。かかる無機塩類としては，…塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム，硫酸マグネシウム，リン酸水素二ナトリウム，リン酸二水素ナトリウム，リン酸二水素カリウムが好ましく，塩化カリウム，塩化ナトリウムが特に好ましい。（段落【００１３】）本発明において眼科用清涼組成物中のこれらの無機塩類は１種又は２種以上を組み合わせて用いることができ，その含有量は無機塩類の総量として，好ましくは０．０１～１０％…程度である。無機塩類が０．０１％未満では，組成物を眼に適用した直後に十分な清涼感を感じにくく，１０（ｗ／ｖ）％以上では，組成物を眼に適用した直後の清涼感が強くなりすぎる傾向があり使用者によっては刺激を感じる場合がある。（段落【００１４】）本発明の眼科用清涼組成物では，特定の分子量を有する特定の高分子を組み合わせて含有することが必須の構成となる。すなわち，本発明では，平均分子量が２０万～２５０万のヒドロキシエチルセルロース，平均分子量が５万～５０万のメチルセルロース，平均分子量が１万～１５万のポリビニルピロリドン，平均分子量が５万～５０万のヒドロキシプロピルメチルセルロース，平均分子量が１万～３０万のポリビニルアルコール，又は平均分子量が０．５万～５０万のコンドロイチン硫酸或いはその塩から選ばれる少なくとも１種を含有することを特徴とする。(段落【００１５】)本発明に用いるヒドロキシエチルセルロースは公知の高分子化合物であり，平均分子量が２０万～２５０万のものが用いられ，より好ましくは５０万～２００万，特に好ましくは８０万～１５０万のヒドロキシエチルセルロースを用いる。かかるヒドロキシエチルセルロースは市販のものを利用することができ，例えば住友精化株式会社から販売されているＨＥＣ－ＣＦ－Ｇ（平均分子量約４０万），ＨＥＣ－ＣＦ－Ｈ（平均分子量約７０万），ＨＥＣ－ＣＦ－Ｖ（平均分子量約１００万），ＨＥＣ－ＣＦ－Ｗ（平均分子量約１３０万），ＨＥＣ－ＣＦ－Ｘ（平均分子量約１５０万），ＨＥＣ－ＣＦ－Ｙ（平均分子量約１８０万）等が利用できる。…（段落【００１６】）
本発明に用いるメチルセルロースは公知の高分子化合物であり，平均分子量が５万～５０万のものが用いられる。さらに好ましくは平均分子量１０万～５０万であり，特に好ましくは２０万～５０万のメチルセルロースを用いる。かかるメチルセルロースは市販のものを利用することができ，例えば，メトローズＳＭシリーズとして信越化学工業株式会社から販売されている，ＳＭ－１５（平均分子量約７万），ＳＭ－２５（平均分子量約９万），ＳＭ－５０（平均分子量約１１万），ＳＭ－１００（平均子量約１２万），ＳＭ－４００（平均分子量約１７万），ＳＭ－１５００（平均分子量約２９万），ＳＭ－４０００（平均分子量約３６万）等が利用できる。…（段落【００１７】）
本発明に用いるポリビニルピロリドンは公知の高分子化合物であり，平均分子量が１万～１５万のものが用いられる。さらに好ましくは平均分子量２万～１５万のポリビニルピロリドンを用いる。かかるポリビニルピロリドンは市販のものを利用することができ，例えば，コリドンシリーズとしてＢＡＳＦ株式会社から販売されている，コリドン２５（平均分子量約３万），コリドン３０（平均子量約５万），コリドン１７ＰＦ（平均分子量約９万），コリドン９０（平均分子量約１２万）等が利用できる。…（段落【００１８】）
本発明に用いるヒドロキシプロピルメチルセルロースは公知の高分子化合物であり，平均分子量が５万～５０万のものが用いられる。さらに好ましくは平均分子量１０万～５０万であり，特に好ましくは２０万～５０万のヒドロキシプロピルメチルセルロースを用いる。かかるヒドロキシプロピルメチルセルロースは市販のものを利用することができ，例えば，メトローズＳＨシリーズとして信越化学工業株式会社から販売されている，６０ＳＨ－１５（平均分子量約７万），６０ＳＨ－２５（平均分子量約９万），６０ＳＨ－５０（平均分子量約１１万），６０ＳＨ－１００（平均分子量約１２万），６０ＳＨ－４００（平均分子量約１７万），６０ＳＨ－１５００（平均分子量約２９万），６０ＳＨ－４０００（平均分子量約３６万）等が利用できる。…（段落【００１９】）
本発明に用いるポリビニルアルコールは公知の高分子化合物であり，平均分子量が１万～３０万のものを用いる。さらに好ましくは平均分子量２万～２０万，特に好ましくは平均分子量２万～１５万のポリビニルアルコールを用いる。かかるポリビニルアルコールは市販のものを利用することができ，例えば，ゴーセノールシリーズとして日本合成化学株式会社から販売されている，ゴーセノールＥＧ０５（平均分子量約３万），ゴーセノールＥＧ４０（平均分子量約１２万）等が利用できる。…（段落【００２０】）
本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり，平均分子量が０．５万～５０万のものを用いる。より好ましくは０．５万～２０万，さらに好ましくは平均分子量０．５万～１０万，特に好ましくは０．５万～４万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ，例えば，生化学工業株式会社から販売されている，コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約１万，平均分子量約２万，平均分子量約４万等）が利用できる。
本発明において眼科用清涼組成物中のコンドロイチン硫酸又はその塩の含有量は，好ましくは０．００１～１０％，より好ましくは０．０１～５％，特に好ましくは０．０５～３％程度である。（段落【００２１】）
キ実施例
【表６】
（段落【００５５】）


試験の結果，コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約１万）又は／及びコンドイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約２万）を塩化ナトリウムと組み合わせて含有する本発明の実施例では眼に組成物を適用した直後から十分な清涼感が得られ，刺激がなく安全性が高いことが示された。また，ソフトコンタクトレンズを常用すると，涙液の減少や角膜表面に何らかの障害を惹起することが知られており，特にソフトコンタクトレンズを外した直後は，メントール等の清涼感に対して極めて過敏になっているが，この極めて過敏な眼に対しても刺激を伴うことなく十分な清涼感を付与することができることが確認された。（段落【００５６】）２取消事由（明確性要件に係る認定判断の誤り）について
(1)明確性要件について
特許法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2)「平均分子量」の意義
ア「平均分子量」という概念は，一義的なものではなく，測定方法の違い等によって，「重量平均分子量」，「数平均分子量」，「粘度平均分子量」等に区分される。そして，同一の高分子化合物であっても，重量平均分子量，数平均分子量，粘度平均分子量等の各数値は必ずしも一致せず，それぞれ異なるものとなり得る。（甲１７，２７）
イ本件訂正後の特許請求の範囲及び本件訂正明細書には，コンドロイチン硫酸又はその塩につき単に「平均分子量」と記載されるにとどまり，これが重量平均分子量，数平均分子量，粘度平均分子量等のいずれに該当するかを明らかにする記載は存在しない。
もっとも，本件訂正明細書に記載された他の高分子化合物については，例えば，メチルセルロース（段落【００１７】），ポリビニルピロリドン（段落【００１８】），ヒドロキシプロピルメチルセルロース（段落【００１９】）及びポリビニルアルコール（段落【００２０】）の平均分子量として記載されている各社の各製品の各数値は，重量平均分子量の各数値が記載されているものであり，この重量平均分子量の各数値は公知であったから（甲６１～６４，６７），当業者は，本件出願日当時，これらの高分子化合物の平均分子量は，重量平均分子量を意味するものと解するものと推認される。
ウ次に掲げる事実によれば，高分子化合物の平均分子量は，本件出願日当時には，一般に重量平均分子量によって明記されていたことが認められる。(ｱ)沢井製薬株式会社が出願人である特開平１０－１３９６６６号公報（甲５８段落【００２７】）には，ポリビニルピロリドン（ポビドン）の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。(ｲ)ライオン株式会社が出願人である特開２００１－１８７７３１号公報（甲６１段落【０００６】,【０００７】）には，ヒドロキシエチルセルロース，メチルセルロース，ポリビニルピロリドン，ヒドロキシプロピルメチルセルロース，ポリビニルアルコールの「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(ｳ)ライオン株式会社が出願人である特開２００２－１５４９８９号公報（甲６２段落【００１４】）には，セルロース系高分子化合物の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。(ｴ)ライオン株式会社が出願人である特開２００１－１２５０５２号公報（甲６３段落【０００９】）には，ポリビニル系高分子化合物及びセルロース系高分子化合物の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(ｵ)ロート製薬株式会社が出願人である特開２００３－２０１２４１号公報（甲６４段落【００１６】）には，セルロース誘導体の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(ｶ)千寿製薬株式会社が出願人である特開２００２－３４５９２９号公報（甲６５【特許請求の範囲】）には，特定の構造を有するカチオンポリマーの「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。(ｷ)参天製薬株式会社が出願人である特開２００２－２０３２０号公報（甲６６段落【０００９】）には，塩基性アミノ酸のポリマーの「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。(ｸ)信越化学工業株式会社作成に係る「医薬品添加剤メトローズ」と題するカタログ（平成６年８月）（甲６７の６頁）には，メトローズ（ヒドロキシプロピルメチルセルロース・メチルセルロース）の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(ｹ)生化学工業株式会社が出願人である特開２００２－３３８４号公報（甲６０段落【００１７】），特開２００３－２５２９０６公報（甲８２段落【００１９】）及び特開２００４－２１０７１４号公報（甲８３段落【００２３】）には，多糖類の「平均分子量」は，「重量平均分子量」で示すのが一般的であることが記載されている。
(3)コンドロイチン硫酸又はその塩について
アマルハ株式会社と生化学工業株式会社の２社は，本件出願日当時，コンドロイチン硫酸又はその塩の製造販売を市場において独占していた。（甲１１，１２）
イ生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて(ｱ)生化学工業株式会社は，平成１６年より以前から，ユーザーからコンドロイチン硫酸ナトリウム製品の平均分子量について問合せがあった場合には，通常，重量平均分子量の数値を提供し，平均分子量約１万，約２万及び約４万とする製品についても重量平均分子量の数値を提供していた（甲１００）。これによれば，本件出願日当時，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として同社が提供していたのは重量平均分子量の数値であり，当業者に公然に知られた数値も，重量平均分子量の数値であったと認められる。
(ｲ)また，生化学工業株式会社が出願人である特許公開公報等には，次の記載がある。


ａ特開平９－２０２７３１号公報（甲５９段落【００２６】【００４５】）には，硫酸化多糖の「平均分子量」は「重量平均分子量」であることが好ましいこと，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸（「平均分子量」１万）を用いることが記載されている。ｂ国際公開０１／１２６７５号（甲７０・８頁１３～１９行，９頁２～１１行）には，ＧＡＧ（グリコサミノグリカン又はその塩）の「重量平均分子量」につき当該公報中では「分子量」と表記すること，ＧＡＧとして生化学工業株式会社製の特定の「分子量」のコンドロイチン硫酸又はコンドロイチン硫酸ナトリウムを用いることが記載されている。
ｃ特開２００３－１６０４９８号公報（甲７１。以下「甲７１公報」という。段落【００１０】【００４２】）には，コンドロイチン硫酸を含むグリコサミノグリカンの「分子量」は，通常「平均分子量」を意味し，一般的には「極限粘度から算出される重量平均分子量」を指称すること，生化学工業株式会社製の特定の「重量平均分子量」のコンドロイチン硫酸を使用することが記載されている。
ｄ特開２００３－３３５８０１号公報（甲７３。以下「甲７３公報」という。段落【０００８】【００２４】【００２７】～【００２９】）には，グリコサミノグリカンの「分子量」は，通常「平均分子量」を意味し，一般的には「極限粘度から算出される重量平均分子量」を指称すること，生化学工業株式会社製の特定の「平均分子量」のコンドロイチン硫酸及びコンドロイチン硫酸ナトリウムを使用することが記載されている。
ｅ特開２０００－６５８３７号公報（甲７２段落【００３８】），国際公開２００４／０８１０５４号（国際公開日平成１６年９月２３日）（甲７６・１３頁１１～１２行，１７頁１２～１３行），特開２００４－３６１１４４号公報（甲７７段落【００６２】）には，生化学工業株式会社製の特定の「重量平均分子量」のコンドロイチン硫酸を用いることが記載されている。
ウマルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて(ｱ)マルハ株式会社は，平成１５年ないし平成１６年頃，コンドロイチン硫酸ナトリウム（Ｌｏｔ．ＰＵＣ－８２２，８２９，８４４，８４５，８４９，８５０及び８５５）の平均分子量につき，全て粘度平均分子量で測定してこれを販売しており，それ以外の測定方法によって算出したものは存在しない。また，上記の各製品の粘度平均分子量は６千ないし１万程度のものであった。（甲２）
(ｲ)マルハ株式会社は，過去において，ユーザーからコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について問合せがあった場合には，通常粘度平均分子量の数値を提供していたものであり（甲４３），ユーザーには当業者が含まれると推認されるから，本件出願日当時，マルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として，当業者に公然に知られた数値は，粘度平均分子量の数値であったものと認められる。(4)以上を踏まえて本件訂正後の特許請求の範囲の記載の明確性について判断する。
ア本件訂正後の特許請求の範囲にいう「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が，本件出願日当時，重量平均分子量，粘度平均分子量，数平均分子量等のいずれを示すものであるかについては，本件訂正明細書において，これを明らかにする記載は存在しない。もっとも，このような場合であっても，本件訂正明細書におけるコンドロイチン硫酸又はその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，その平均分子量が何であるかを合理的に推認することができるときには，そのように解釈すべきである。
イ上記１(2)カのとおり，本件訂正明細書には，「本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり，平均分子量が０．５万～５０万のものを用いる。より好ましくは０．５万～２０万，さらに好ましくは平均分子量０．５万～１０万，特に好ましくは０．５万～４万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ，例えば，生化学工業株式会社から販売されている，コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約１万，平均分子量約２万，平均分子量約４万等）が利用できる。」（段落【００２１】）と記載されている。
上記の「生化学工業株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約１万，平均分子量約２万，平均分子量約４万等）」については，本件出願日当時，生化学工業株式会社は，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について重量平均分子量の数値を提供しており，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として当業者に公然に知られた数値は重量平均分子量の数値であったこと（上記(3)イ(ｱ)）からすれば，その「平均分子量」は重量平均分子量であると合理的に理解することができ，そうだとすると，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量も重量平均分子量を意味するものと推認することができる。加えて，本件訂正明細書の上記段落に先立つ段落に記載された他の高分子化合物の平均分子量は重量平均分子量であると合理的に理解できること（上記(2)イ），高分子化合物の平均分子量につき一般に重量平均分子量によって明記されていたというのが本件出願日当時の技術常識であること（上記(2)ウ）も，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が２万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が重量平均分子量であるという上記の結論を裏付けるに足りる十分な事情であるということができる。
ウよって，本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を充足するものと認めるのが相当である。
(5)被告の主張について


ア被告は，仮に，当業者が本件訂正明細書に記載された他の高分子化合物の平均分子量が重量平均分子量で示されていると理解するとしても，本件訂正明細書にはコンドロイチン硫酸ナトリウムの具体的な製品名の記載がないから，コンドロイチン硫酸ナトリウムについてはその平均分子量がいかなる平均分子量であるか特定することはできないと主張する。しかし，上記(4)イのとおり，本件訂正明細書にコンドロイチン硫酸ナトリウムの具体的な製品名の記載がなくても，本件訂正明細書におけるコンドロイチン硫酸又はその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌すれば，コンドロイチン硫酸又はその塩の平均分子量がいかなる平均分子量であるかを理解することができるというべきであり，被告の主張は採用できない。
イ生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて被告は，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について，本件出願日当時，それがいかなる平均分子量であるかは確定していなかったと主張するが，その論拠とするところは以下のとおりいずれも採用できない。
(ｱ)被告は，生化学工業株式会社を出願人とする甲７１公報及び甲７３公報中の「極限粘度から算出される重量平均分子量」は粘度平均分子量を意味するから，生化学工業株式会社は重量平均分子量と粘度平均分子量を区別しないで使用していた可能性があり，生化学工業株式会社が重量平均分子量としている数値には粘度平均分子量が含まれていた可能性があると主張する。しかし，重量平均分子量と固有粘度（判決注：極限粘度と同義）の関係式を得て，この関係式と，測定した資料の固有粘度から重量平均分子量を算出する方法は本件出願日当時の技術常識であり（甲１０１～１０３，１０５），甲７１公報及び甲７３公報の「極限粘度から算出される重量平均分子量」が重量平均分子量を示すことに疑義はない。
この点に関し，被告は，上記の甲１０１～１０３の各文献は粘度平均分子量の算出方法を記載したものであると主張するが，上記各文献には重量平均分子量（質量平均分子量も同義と解される。）を算出することが明記され，また，一般に固有粘度と重量平均分子量の関係式における定数と，固有粘度と粘度平均分子量の関係式における定数は等しくないから（甲１０５），上記各文献に記載された算出方法につき粘度平均分子量の算出方法であると理解することはできない。
(ｲ)被告は，本件カタログが引用する乙１論文と，化学大辞典（乙２）等の末端基定量（法）に関する記載から，本件カタログの「分子量」は数平均分子量であると理解され，生化学工業株式会社はコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を数平均分子量で示していたと主張する。しかし，乙１論文にはアルドースの分離及び定量が記載されているに過ぎず，多糖試料の末端基を定量するとの記載もないから，乙１論文から本件カタログの分子量の記載が数平均分子量であると解することは困難である。かえって，本件カタログの作成者である生化学工業株式会社が本件カタログの分子量の記載は重量平均分子量に基づく数値である旨回答しており（甲８４），これが虚偽ないし誤りであるというべき理由も見いだせないから，本件カタログの「分子量」の数値が数平均分子量であるとの被告の主張は採用できない。
(ｳ)被告は，生化学工業株式会社が出願人である甲７１公報，甲７３公報及び再公表特許ＷＯ２００６／０６８１４６公報（優先日・平成１６年１２月２０日，国際公開日平成１８年６月２９日）（乙４）には，重量平均分子量以外の分子量が記載されているから，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量が重量平均分子量であるとはいえないと主張する。しかし，甲７１公報及び甲７３公報にはコンドロイチン硫酸ないしコンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量が記載されていることは上記(ｱ)に認定したとおりである。また，上記再公表特許公報は，分解酵素により低分子化されたコンドロイチン硫酸又はその塩の画分及びその製造方法に関する発明であり，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムに言及したものではないから，この記載によって，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量の意義が左右されるものではない。そして，生化学工業株式会社が出願人である公開特許公報等における同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量に関する記載は，同社から販売されるコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量についての記載であると理解すべきであり，同社が公開特許公報等において同社製のコンドロイチン硫酸又はその塩の平均分子量を重量平均分子量で記載していること（上記(3)イ(ｳ)）は，同社がコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を重量平均分子量で提供していた事実（上記(3)イ(ｱ)）に沿うものといえる。(ｴ)被告は，生化学工業株式会社から販売されている製品に関する当業者の認識を適切に示すのは，製品のユーザーである生化学工業株式会社以外の者による文献であり，大塚製薬株式会社が出願人である特開２０００－１９１５３４号公報（甲３０）及び富士写真フイルム株式会社が出願人である特開平６－１２８２８９号公報（甲３１）には同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウム製品について粘度平均分子量や数平均分子量が使用されていると主張する。しかし，上記各公報においては，各公報の中で言及されている他の高分子化合物とコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について，各公報ごとに粘度平均分子量又は数平均分子量により統一的に示されており，発明者が公報における使用目的に応じた平均分子量を測定して記載したものと理解することができる。したがって，これらの記載は，本件出願日当時，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として同社が重量平均分子量の数値を提供し，当業者に公然に知られた数値も重量平均分子量の数値であったとの認定（上記(3)イ(ｱ)）を左右するものではない。(ｵ)被告は，生化学工業株式会社のカタログには「分子量」の記載しかなく，同社はコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を記載せずに販売していたと推認され，当業者にとって，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかは一義的に確定していなかったと主張する。
しかし，上記(3)イ(ｱ)のとおり，生化学工業株式会社は，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について問合せを受けた場合には重量平均分子量の数値を提供していたのであり，製品に分子量の記載しかされていなかったとしても，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかについての認定を左右するものではない。


平成２７年３月２５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１３８６２号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１月２１日
判                  決
東京都墨田区＜以下略＞
原                   告    東洋エ   ンター   プライ   ズ株式会   社同訴訟   代理人   弁護士      伊藤   真同                            平井佑希
同補佐   人弁理   士    野原利雄
東京都渋谷区＜以下略＞
被                  告      株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン同訴訟   代理人   弁護士      佐藤雅巳同                            古木睦美
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に別紙被告標章目録記載の標章を付してはならない。
２被告は，別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に別紙被告標章目録記載の標章を付した商品を販売し，引き渡し，販売若しくは引き渡しのために展示してはならない。
３被告は，別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に別紙被告標章目録記載の標章を付して展示し，頒布し又は電磁的方法により提供してはならない。４被告は，その占有に係る別紙被告商品目録記載の商品若しくはその包装に別紙被告標章目録記載の標章を付した商品及び別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品に関する広告を廃棄せよ。５被告は，原告に対し，５０００万円及びこれに対する平成２５年６月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１前提事実（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下，証拠の番号の掲記に当たり，枝番の表示を省略することがある。）
(1)当事者
ア原告は，繊維製品，繊維各種生地，化学繊維，化学製衣料品，雑貨類の国内販売又は輸出入等を目的とする株式会社である。〔甲１〕イ被告は，紳士服，婦人服，子供服，皮革製品，衣料雑貨品の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
ア本件商標権１
原告は，次の商標権を有している（以下「本件商標権１」といい，同商標権に係る登録商標を「本件商標１」という。）。
登録番号   第４７５１４２２号
登録商標   下図のとおり。
出願年月日平成６年９月２１日
登録年月日平成１６年２月２７日
商品の区分第２５類
指定商   品洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，
下着，水泳着
イ本件商標権２
原告は，次の商標権を有している（以下「本件商標権２」といい，同商標権に係る登録商標を「本件商標２」という。また，本件商標１と本件商標２を併せて「本件各商標」といい，本件商標権１と本件商標権２を併せて「本件各商標権」という。）。
登録番号   第４７５１４２３号
登録商標   下図のとおり。
出願年月日平成６年９月２１日
登録年月日平成１６年２月２７日
商品の区分第２５類
指定商   品洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，
下着，水泳着
(3)被告の行為
ア被告は，カットソー，シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品（以下「被告商品」という。）に別紙被告標章目録記載１及び２の各標章（前同１の標章を「被告標章１」，前同２の標章を「被告標章２」といい，それらを併せて「被告各標章」という。）を付して，被告が運営する店舗（Indian東京店）やインターネットショップ（「IndianWebShop」，URL：http://以下省略）において販売するほか，小売業者に対して卸販売している。
イまた，被告は，上記アのインターネットショップのホームページに被告標章２を掲載している。
(4)指定商品と被告商品との対比
被告商品はいずれも，本件各商標の指定商品に含まれる。２本件は，本件各商標権を有する原告が，被告が販売等する被告商品について，原告の登録商標である本件各商標に類似する被告各標章を付して販売等する被告の行為により本件各商標権を侵害されたと主張して，被告に対し，商標法３６条１項，２項に基づき，被告商品の販売等の差止め及び侵害組成物の廃棄を求めるとともに，民法７０９条に基づき，一部請求として損害賠償金５０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２５年６月１８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
３争点
(1)本件各商標と被告各標章の類否
(2)権利濫用の成否
(3)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（本件各商標と被告各標章の類否）について
〔原告の主張〕
(1)本件商標１と被告標章１について
本件商標１と被告標章１とは，いずれもインディアン図形と同図形中に配された特徴ある筆記体欧文字「Indian」を構成要部とする。そして，本件商標１と被告標章１は，白黒反対の色彩で描かれているものの，その図形態様及び文字書体並びに大きさはほぼ同一であり，外観において類似する。
本件商標１及び被告標章１は，その構成要部とする筆記体欧文字「Indian」に相応して共通の称呼「インディアン」が生じる。
また，本件商標１の構成中，筆記体欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCLE」から，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。他方，被告標章１の構成中，下段欧文字「IndianMotocycleCo.,   Inc.」の法人組織を意味する略英字である「Co.,Inc.」の部分を除いた欧文字部分「IndianMotocycle」からも，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。本件商標１及び被告標章１は，いずれも，その構成要部のインディアン図形と筆記体欧文字「Indian」から，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。
以上のとおり，本件商標１と被告標章１とは，外観において類似し，称呼及び観念が同じであり，類似するということができる。
(2)本件商標１と被告標章２について
本件商標１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と，被告標章２を構成する筆記体欧文字「Indian」とは，同一の特徴ある書体からなり，本件商標１において上記文字部分が印象が強く看者の注意を引く構成要素であることからすれば，本件商標１と被告標章２とは外観が類似することは否定できない。


本件商標１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章２を構成する筆記体欧文字「Indian」から，共通の称呼「インディアン」が生じる。本件商標１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形から「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ，被告標章２を構成する筆記体欧文字「Indian」からも，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。
以上によれば，本件商標１と被告標章２とは，称呼及び観念が同じであり，外観の差異を考慮しても，類似するということができる。
(3)本件商標２と被告標章１について
本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と，被告標章１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」は，同一の特徴ある書体からなり，それぞれにおいて当該欧文字部分の印象が強く看者の注意を引く構成要素であることからすれば，本件商標２と被告標章１とは外観が類似する。本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」から，「インディアン」の称呼が生じる。また，本件商標２の構成中，筆記体欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCLE」から，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。他方，被告標章１の構成中，下段欧文字「IndianMotocycleCo.,   Inc.」から「Co.,Inc.」の部分を除いた欧文字部分「IndianMotocycle」からも，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。
本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形から，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ，被告標章１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形からも，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。
以上によれば，本件商標２と被告標章１とは，称呼及び観念が同じであり，外観の差異を考慮しても，類似するということができる。
(4)本件商標２と被告標章２について
本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と，被告標章２を構成する筆記体欧文字「Indian」とは，同一の特徴ある書体からなり，本件商標２の当該欧文字部分が，印象が強く看者の注意を引く構成要素であることからすれば，本件商標２と被告標章２とは外観が類似することは否定できない。
本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章２を構成する筆記体欧文字「Indian」からは，共通の称呼「インディアン」が生じる。本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及び「インディアン図形」から，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ，被告標章２を構成する欧文字「Indian」からも，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。
以上によれば，本件商標２と被告標章２とは，称呼及び観念が同じであり，外観の差異を考慮しても，類似するということができる。
(5)被告の主張に対する反論
類否判断における取引の実情とは，指定商品との関係で考慮されるべきであり，本件各商標の指定商品の内容に照らせば，需要者は一般の消費者であり，必ずしも商標やブランドについて詳しい知識を持つ者ばかりではなく，商品の購入に際してメーカー名等について常に注意深く確認するとは限らない。また，被告が列挙する事情のうち，デザイン，色，サイズ，素材，価格については，商品の出所を示す機能を有するものではない。
〔被告の主張〕
(1)本件商標１と被告標章１について
本件商標１と被告標章１とは，その全体において対比すべきである。そして，本件商標１と被告標章１とが外観において相違することは，その構成から明らかである。
また，被告標章１は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これに対して本件商標１はかかる観念が生じない。
被告標章１は「インディアンインディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼が生じるが，これに対して本件商標１は「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。
取引の実情に基づき，本件商標１と被告標章１を対比すると，被告のインディアンブランドは，ヴィンテージ・バイカー系のアメリカンカジュアルファッションブランドであり，被告標章１を付した商品の顧客はファッションに関心を持つ若い男性層である。そして，被告標章１の指定商品の消費者は，自ら商品を手に取り，ブランド，デザイン，色，サイズ，素材，価格等を確かめて，商品を購入するか否かを決めるのであり，称呼及び観念のみで購入するか否かを決めることはしない。このことは，インターネット上やカタログ販売で購入する場合であっても，商品が表示され，商標，メーカー，価格等が表示されるから，同様である。また，被告標章１の指定商品の取引者は，商品の品番により取引しており，商標の称呼や観念によって発注するか否かを決めることはしない。
さらに，被告標章１は，後記２〔被告の主張〕(5)に挙げる「Indian」商標の中核をなすものであり，衣類等の商品に使用する商標として，遅くとも平成１２年１０月頃には，需要者の間に周知であった。被告標章１は長く周知であり，被告は日本における「Indian」商標の正当な出所として需要者に承認されている。
以上の取引の実情に照らして被告標章１と本件商標１とを対比すると，出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。
(2)本件商標１と被告標章２について
本件商標１と被告標章２とは，その全体において対比すべきである。そして，本件商標１と被告標章２とが外観において相違することは，その構成から明らかである。
また，被告標章２は，被告標章１と同様に「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これに対して本件商標１はかかる観念が生じない。被告標章２は，「インディアン」の称呼が生じるが，これに対して本件商標１は「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。
前記(1)の取引の実情に照らして被告標章２と本件商標１とを対比すると，出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。
(3)本件商標２と被告標章１について
本件商標２と被告標章１とは，その全体において対比すべきである。そして，本件商標２と被告標章１とが外観において相違することは，その構成から明らかである。
また，被告標章１は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これに対して本件商標２はかかる観念が生じない。
被告標章１は「インディアンインディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼が生じるが，これに対して本件商標２は「ワールズファイネストモーターサイクルインディアンモトサイクル」の称呼が生じる。前記(1)の取引の実情に照らして被告標章２と本件商標１とを対比すると，出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。
(4)本件商標２と被告標章２について
本件商標２と被告標章２とは，その全体において対比すべきである。そして，本件商標２と被告標章２とが外観において相違することは，その構成から明らかである。


また，被告標章２は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これに対して本件商標２はかかる観念が生じない。
被告標章２は「インディアン」の称呼が生じるが，これに対して本件商標２は「ワールズファイネストモーターサイクルインディアンモトサイクル」の称呼が生じる。
前記(1)と同様，被告標章２と本件商標２とは，出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。
２争点(2)（権利濫用の成否）について
〔被告の主張〕
(1)原告は，以下のとおり，自ら商品に使用する意思がないのに，被告のビジネスを妨害する目的で，本件各商標を商標登録出願し，その商標登録を得て，後記(5)の「Indian」商標の中核である被告各標章を使用する被告に対して，その使用を妨げるために，本件各商標権を行使しようとするものであるから，かかる権利行使は権利濫用に当たり，許されないというべきである。(2)明治３１年（１９０１年）に米国において設立されたオートバイメーカーである「IndianMotocycleCompany」（以下「旧インディアン社」という。）は，同社の製造・販売したオートバイに「              」（以下「『Indian』ロゴ」という。）や「        」（以下「ヘッドドレスロゴ」という。）等の商標を使用していたが，同社は昭和２８年（１９５３年）に倒産してオートバイの製造・販売を中止し，その後，解散して，昭和３４年（１９５９年）には同社が保有していた登録商標に対する商標権等も消滅した。(3)平成２年６月，米国で「IndianMotocycle   Co.,Inc.」（インディアン・モトサイクル・カンパニー・インク。以下「新インディアン社」という。）が設立された。同社は，旧インディアン社が使用していた「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを中心としたブランド（以下「インディアンブランド」という。）を復活させるべく起ち上げられた会社であった。
(4)平成３年７月頃に旧インディアン社のインディアンブランドがオートバイ，アパレル，アクセサリーのマーチャンダイジングのブランドとして新インディアン社によって復活されると報じられると，原告は，インディアンブランドが日本に上陸することを予測して，商標「インディアンモーターサイクル」（登録第２６３４２７７号。以下「原告片仮名商標」という。）を商標登録出願した。もっとも，旧インディアン社は「インディアンモーターサイクル」社ではないし，原告片仮名商標は，旧インディアン社が使用していた「Indian」ロゴからなる商標でもない。
また，原告は，原告片仮名商標の商標登録後も同商標を商標として使用することはなく，他人が日本にインディアンブランドを導入，展開して成功した暁には，その周知性にただ乗りして収益を上げ，当該他人の営業を妨害し，当該他人からクレームをつけられたときには，上記商標権をもって対抗することを企図して上記商標の商標登録出願をしたものであった。
(5)米国人Ｋ（以下「Ｋ」という。）は，平成５年６月に被告を設立し，同年秋頃からインディアンブランド商品を輸入して，「アーバンメディスン」や「ビームス」等で販売を開始した。
被告は，その頃から，インディアンブランドとして，自社が輸入・販売する商品に，以下の各商標（以下「Indian」商標という。）を使用していた。
MOTOCYCLE
MOTOCYCLE
MOTOCYCLE
(6)平成５年１月から同年１１月にかけて発行された雑誌「ＢＲＵＴＵＳ」の連載記事や，雑誌「ＰＯＰＹＥ」の記事の掲載のほか，同年７月の新聞報道もあって，遅くとも平成５年暮れには被告の使用するインディアンブランドが市場に充分浸透して，需要者，取引者に周知となり，少なくとも相当程度知られるに至った。また，平成６年には，被告は，「Indian」ロゴや「   ＜略＞」（以下，「『Indian/Motocycle』商標」という。）を付したＴシャツ，スウェットシャツ，帽子，装飾品等の製造・販売を開始し，「ビームス」，「シップス」，「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に上記ロゴ等を表示した広告等を掲載するなどした。
さらに，被告は，同年始めにマルヨシとサブライセンス契約を締結して「Indian」商標を付したバッグの製造・販売を開始し，同各商標を付したバッグ等の広告をファッション雑誌等に掲載した。
このようにして，「Indian」商標は，遅くとも平成６年中頃には，若年男性向けのいわゆるアメリカンカジュアル系のブランドファッション市場でシャツやジャケット，パンツ等の商品について，被告を出所とするものとして，需要者の間に浸透して周知となり，少なくとも相当程度知られるに至り，また，「IndianMotocycleJapan」，「インディアンモトサイクルジャパン」，「IndianMotocycle」及び「インディアンモトサイクル」との表示及び呼称が，インディアンブランドの提供者である被告の略称として，需要者の間に浸透して周知となり，少なくとも相当程度知られるに至った。
(7)原告は，「Indian」商標が需要者の間で周知となり，少なくとも相当程度知られるに至ったことを見てすかさず，平成６年９月２１日，本件各商標を商標登録出願した。
この点に関して原告は，原告片仮名商標や本件各商標等の登録商標を原告が採択したそもそものきっかけは，平成２年に米国ヴィンテージバイクの愛好家からバイクジャケットの製作を依頼されたことにあると主張するが，同事実は立証されていない。また，同事実を前提にすると，原告がすぐに革ジャンの商品化をすればよかったにもかかわらずそれをしていないし，依頼されたジャケットはインディアンブランドとは特に関係がないはずであるから，いずれも上記採択の理由としては不合理であり，いずれにしても原告の上記主張は失当である。また，原告は，本件各商標について，原告片仮名商標の商標登録出願時にはロゴデザインが決まっておらず，決まったところでその都度商標登録出願した旨主張するが，本件各商標のロゴデザインは，原告片仮名商標の同一性の範囲外にあるから，原告の上記主張は詭弁である。真実は，原告が，被告の企業努力により「Indian」ロゴ等の「Indian」商標が日本市場に浸透するのを見計らって，それらの商標を使用した商品を販売して被告の業務を妨害しており，原告はその手段として，本件各商標等の「Indian」ロゴを含む商標を次々と出願したものである。(8)そして，原告は，平成７年５月頃から，「Indian」ロゴ，ヘッドドレスロゴ及び「Indian/Motocycle」商標に類似する商標を付したジャケット，シャツ，帽子等の広告をし，それらの販売を開始した。なお，それらに付された商標は，原告片仮名商標の同一性の範囲外にある。
そこで，被告は，同年６月に原告に対して警告書を送付したが，原告はこれを無視して広告，販売を継続した。
(9)また，平成７年，被告は，西澤株式会社（以下「西澤社」という。）とサブライセンス契約を締結して，「Indian」商標を付したレザージャケットの製造・販売を開始し，同社において平成８年まで広告宣伝を行ったこともあり，遅くとも同年上旬には同商標は，レザージャケット等の商品についても，被告を出所とするものとして，需要者，取引者の間で周知となり，少なくとも相当程度知られるに至った。


すると，原告は，平成８年秋冬シーズンに「Indian/Motocycle」商標に類似する商標を使用したレザージャケット等の広告，販売を開始した。(10)そのため，被告は，平成８年５月２１日，原告を相手方とする訴えを当庁に提起し，「Indian」ロゴ等の使用の差止め及び損害賠償を請求した（当庁平成８年（ワ）第９３９１号）。
これに対して原告は，同年７月１９日，原告片仮名商標に係る商標権に基づき被告らを相手方とする訴えを当庁に提起したが（当庁平成８年（ワ）第１４０２６５号），同訴えは，平成１５年１２月２６日，原告の上記商標権の行使が権利濫用に当たるとして原告の請求が棄却され，原告が控訴したが（東京高等裁判所平成１６年（ネ）第７６８号），控訴を棄却するとの判決が言い渡され，同判決が確定した。
(11)その後も，原告は，本件各商標を商品に付して使用したことはない。他方で原告は，平成１７年に繊研新聞に原告登録商標の一覧として，本件各商標を大書して掲示した広告を打って，関連業者に対し被告のインディアンブランドの商品を取り扱わないように警告したほか，ＯＬＣ・ライツ・エンタテインメント社が提供し，ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントが配給する映画「世界最速のインディアン」に関して，被告がタイアップすると，原告は，タイアップ商品について本件各商標をもって被告にクレームを付け，さらに，被告の重要なライセンシーに商標権侵害である旨警告するなど，被告のインディアンブランドビジネスを妨害している。
そして，原告は，今般，被告に対し，本件各商標権に基づき，本訴を提起して，被告が被告各標章を使用することを妨害しようとしている。(12)かかる出願の経緯及びその後の原告の行為に鑑みると，原告は，本件各商標を自ら商品に使用する意思なしに，被告によるインディアンブランドビジネスを妨害する目的で出願し，登録を得たものであり，現に被告が被告各標章を中核とする「Indian」商標を使用することを妨害しているのであるから，原告の本件各商標権の行使は権利の濫用というべきである。
〔原告の主張〕
(1)被告の主張は全て争う。
そもそも，原告は本件各商標について，使用する意図なしに商標登録を受けたものではない。原告は，「IndianMotorcycle」のブランド名で事業展開を行っているところ，事業を円滑に進めるために，本件各商標を含めて多くの商標について登録を受けており，本件各商標を現に使用し，ほかに本件各商標と類似する商標を多数使用している。
(2)原告が「IndianMotorcycle」，「Indian   Motocycle」の商標群を使用するに至った経緯は次のとおりである。すなわち，原告代表者は，平成２年に米国ヴィンテージバイクの愛好家団体のメンバーと出会い，「Indian」等のロゴデザインを入れたレース用ジャケットを作ることを依頼されたことがあり，このとき，このジャケットを市販化したいとの思いから，彼らにそのネーミングをリクエストしたところ，「INDIANMOTORCYCLE（インディアンモーターサイクル）」が良いのではないかと提案されたのが，原告片仮名商標や本件各商標，後記第４，２(1)ツの各商標といった原告が商標権を有する登録商標（以下，それらの商標を総称して「原告インディアン関連商標」という。）を採択したそもそものきっかけである。
そして，原告は，平成３年に「Indian」ロゴが付されたインポート商品の試験的展示販売を行い，「Indian」ロゴを付した商品の市販化に備えて，平成３年１１月５日に片仮名文字「インディアンモーターサイクル」からなる商標（原告片仮名商標）を商標登録出願した。
原告は，当初はロゴ等を決定していなかったことから，インディアンブランド関係では最初に原告片仮名商標を商標登録出願した。なお，かかる出願手法は，先願主義を基調とする我が国の法制上で普通に採られている手法である。
そして，原告は，平成６年３月３１日に原告片仮名商標が登録されると，商品化の具体的な検討作業に入り，それとあわせて，輸出入業務に関して米国やカナダでの「Indian」商標の権利関係を調査した。米国では数多くの権利主張者がいて，正当な権利者を特定できなかったため，カナダで商標「INDIANMOTORCYCLE」の正当な商標権者である「INDIANMANUFACTURING   LTD.」社（以下「カナダインディアン社」という。）と業務提携し，平成７年始め頃から同社の商品を輸入販売することとし，「Indian」ロゴが付された商品の日本での販売を本格的に開始した。
この点，原告が当初に使用していた商標は全て，カナダインディアン社から輸入した商品にもともと付されていたものであり，被告のブランドビジネスや被告が使用した商標とは一切関係がない。そして，現在に至るまで，継続的に「Indian」ロゴの商標を付した被服の製造・販売を継続している。(3)原告は，平成６年９月２１日に本件各商標の商標登録出願をしたが，それは，原告が自社商品の国内販売に備えて，そのロゴデザインを決めて，出願したものである。それらのロゴデザインは，旧インディアン社が使用していた商標を参考にして，原告が独自にデザインしたものである。本件商標１は，旧インディアン社がオートバイの燃料タンク部分に描くなどしていた同社の代表的な商標を参考にして，その下に同社の社名「IndianMotocycle」のロゴを配したものであり，本件商標２は，旧インディアン社が同社のオートバイの整備手帳のデザインに用いるなどして同社のシンボルとして使用していた図柄を参考にして原告が改めてデザインしたものである。(4)新インディアン社の販売実績は極めて個人的で，ごく少量の程度でしかなかったものと考えられ，原告が本件各商標を商標登録出願した当時，我が国において被告の「Indian」ロゴは周知性を獲得していなかった。原告が被告によるブランドビジネスの存在を初めて知ったのは，平成７年（１９９５年）６月に被告から原告宛ての「警告書」（甲４７）を読んだときであり，それまで被告の存在すら知らなかった。
(5)そして，原告は，本件各商標を含む多くの商標を商標登録出願して，商標登録を受けているが，これは，原告が使用している標章と誤認混同のおそれがある他者の標章が付された商品の登場を予防し，また，商標法上の専用権を主張されることを防ぎ，さらには，類似の商標が登録されて原告が使用している標章に対して他者から商標権侵害を主張されることを防止するためである。
現に被告は，過去に，被告標章１と同一の商標に基づいて，原告に対して商標権侵害の差止めを求める仮処分を提起するなどして存分に権利行使している。
(6)以上のとおり，原告が平成２年（１９９０年）に「Indian」ロゴを採択し，これを平成３年（１９９１年）に初めて輸入使用し，原告片仮名商標を登録出願したという前記事実は，いずれも被告によるいかなる事実行為よりも先行している。


また，原告が本件各商標を商標登録出願した当時，我が国において被告の「Indian」ロゴは周知性を獲得していなかった。前記(4)のとおり，原告は，本件各商標を商標登録出願した当時，被告によるブランドビジネスの存在を認識しておらず，それを初めて知ったのは，その後の平成７年（１９９５年）６月である。
したがって，原告が被告にフリーライドしていないことは明らかである。そして，原告は，本件各商標を含む多くの商標を商標登録出願して，その後商標登録を受けたことは，前記(5)のとおり，原告が使用している標章と誤認混同のおそれがある他者の標章が付された商品の登場を防止し，また，商標法上の専用権を主張されることを防ぎ，さらには，類似の商標が登録されて原告が使用している標章に対して他者から商標権侵害を主張されることを防止するためである。現に被告は，被告標章１と同一の商標に基づいて，原告に対して権利行使しており，仮に原告が本件商標権を取得しておかなければ，被告がそれらの商標権を取得しようと画策し，原告に対して執拗に権利行使することは明白であって，原告がその事業を円滑に行うために本件各商標を確保しておくべき必要性は極めて高い。
被告は，そのブランドビジネスの正当性や企業努力を強調するが，被告の活動は，旧インディアン社と何らの関係がなく，あたかも被告だけが「Indian」ロゴを正当に使用する権原を有するかのように振る舞っているにすぎない。
したがって，原告が本件各商標権に基づいて被告に対して権利行使することは権利濫用に該当するものではない。
３争点(3)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)販売数
被告は，遅くとも平成２２年５月２９日頃から現在まで，被告標章１ないし被告標章２が表示されたタグ等の付された被告商品につき少なくとも下記の個数を販売した。
アカットソー    ５０７００個
イシャツ        ２１３００個
ウジャケット     １２００個
エボトムス     １２０００個
(2)売上額
被告が上記(1)のとおり販売した被告商品の売上額は，次のとおりである。
アカットソー    ３８４，１１１，０００円
イシャツ        ２５４，０７９，０００円
ウジャケット     ２３，６８８，０００円
エボトムス     １５０，８８５，０００円
(3)損害額
被告商品の利益率は６割を下らないから，被告が得た利益の額は合計４億８７６５万７８００円であり，被告がした被告商品の販売により原告が被った損害は，商標法３８条２項により，同額を下回るものではない。
(4)弁護士費用
被告の商標権侵害行為により，原告は本件訴訟の提起を余儀なくされており，それに要した弁護士費用は，４８７６万５７８０円を下回るものではない。
(5)小括
よって，原告は，被告に対し，損害額合計５億３６４２万３５８０円のうち一部請求として５０００万円を請求する。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（本件各商標と被告各標章の類否）について(1)商標と標章の類否は，対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に，商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品・役務に使用された標章がその外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして，商標と標章の外観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず，したがって，これら３点のうち類似する点があるとしても，他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって，何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては，これを類似の標章と解することはできないというべきである（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。
また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは，原則として許されないが，他方で，商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じない場合などには，商標の構成部分の一部だけを取り出して，他人の商標と比較し，その類否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。以上を前提にして，本件各商標と被告各標章の類否について検討する。
(2)本件各商標及び被告各標章
ア本件商標１
(ｱ)外観
本件商標１の外観は，前記第２，１(2)アのとおりであり，中央部分に「Indian」の欧文字が描かれた羽飾りを冠した北米の先住民であるインディアン（以下「北米インディアン」という。）の頭部の図形（以下「図形部分」という。）と，その下部に記載された「MOTOCYCLE」の欧文字（以下「文字部分」という。）からなる。
図形部分は，頭部に大きな羽根飾りを冠しやや右斜め上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，その羽飾りは長く左側へ向けてたなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられており，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴ある筆記体で描かれている。また，図形部分のうち，北米インディアンの横顔及び羽根飾りが黒塗りで描かれているのに対して，「Indian」の欧文字は白抜きで描かれている。
他方，文字部分は，「MOTOCYCLE」の欧文字が活字体で，高さが図形部分の３分の１程度，幅が図形部分の４分の３程度の大きさで描かれている。


そして，図形部分は，文字部分の上部に大きく配されていることから，外観上，文字部分と比較して，図形部分が見る者の注意を引き，支配的な印象を与える部分であるということができる。
(ｲ)称呼
本件商標１は，図形部分が北米インディアンの横顔であり，かつ，羽根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の欧文字が描かれているから，「インディアン」との称呼が生じる。また，文字部分から，「モトサイクル」との称呼が生じ，図形部分と文字部分を併せて，「インディアンモトサイクル」との称呼も生じる。
(ｳ)観念
本件商標１は，図形部分の北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部分から，「北米インディアン」との観念が生じる。
イ本件商標２
(ｱ)外観
本件商標２の外観は，前記第２，１(2)イのとおりであり，全体の形状として，下方の約３分の１程度を真横に切り欠いた黒塗りの円形図と同切り欠き部分と上辺を接する黒塗りで横長の長方形図から成る。上記円形図は，環状の外周部分と中央の円形部分とから成り，同円形部分を背景として，その内側中央に，前方に突出した羽根飾りを頭部に付けた左向きの北米インディアンの横顔が白抜きで描かれ，同横顔図形の外側に配した環状の外周部分には，円周に沿って「WORLDSFINESTMOTORCYCLE」の欧文字が活字体で描かれている（以下「円形部分」という。）。また，下部の横長の長方形は上記円形部分と比較してその高さが３分の２程度であり，それを背景として，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれた欧文字「Indian」の文字が，長方形図部分の上部３分の２程度の大きさで，その上部が上記長方形図の上辺からはみ出るように描かれ，その下段に白抜きの活字体欧文字「MOTOCYCLE」の部分とが上下２段に配されている（以下「長方形図部分」という。）。「Indian」の文字部分は，本件商標２全体において中央下部の多くの部分を占めるように配され，特徴のある筆記体の書体で描かれており，「MOTOCYCLE」の文字部分とはその書体が異なり，文字の大きさもより相当大きいから，見る者の注意を引くということができる。
(ｲ)称呼
本件商標２は，図形部分が北米インディアンの横顔であり，かつ，長方形図部分に大きく描かれた「Indian」の文字部分から，「インディアン」の称呼が生じる。また，長方形図部分の「MOTOCYCLE」の文字部分から，「モトサイクル」との称呼が生じ，それらを併せて，「インディアンモトサイクル」との称呼も生じる。
(ｳ)観念
本件商標２は，北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部分から，「北米インディアン」の観念が生じる。
ウ被告標章１
(ｱ)外観
被告標章１は，別紙被告標章目録記載１のとおりであり，中央部分に「Indian」の欧文字が描かれた羽飾りを冠した北米インディアンの頭部の図形（以下「図形部分」という。）と，その下部に記載された「IndianMotocycleCo.,Inc.」の欧文字（以下「文字部分」という。）からなる。図形部分は，北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ，羽飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられており，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が本件商標１と同一の特徴ある筆記体で描かれている。また，図形部分は，北米インディアンの横顔及び羽根飾りが白塗りで描かれているのに対して，「Indian」の欧文字は黒塗りで描かれている。文字部分は，「IndianMotocycleCo.,Inc.」の欧文字が筆記体で描かれており，大きさは高さが図形部分の４分の１程度，幅が図形部分と同程度である。
そして，図形部分は，印象的な意匠であり，文字部分の上部に大きく配されていることから，外観上，上段の図形部分は，下段の欧文字部分に比して，見る者の注意を強く引くということができる。
(ｲ)称呼
被告標章１は，図形部分が北米インディアンの横顔であり，かつ，羽根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の欧文字が描かれているから，「インディアン」との称呼が生じる。また，文字部分から，「インディアンモトサイクルカンパニーインク」との称呼が生じるほか，法人を意味する略英字「Co.,Inc.」を除いた部分から「インディアンモトサイクル」との称呼が生じる。
(ｳ)観念
被告標章１は，図形部分の北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部分から，「北米インディアン」との観念が生じる。他方，文字部分から，「北米インディアンにちなんだモトサイクルの会社」との観念が生じる。
エ被告標章２
(ｱ)外観
被告標章２は，別紙被告標章目録記載２のとおりであり，「Indian」との欧文字が，黒塗りで，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれている。
(ｲ)称呼
被告標章２は，「Indian」の文字から「インディアン」の称呼が生じる。
(ｳ)観念
被告標章２は，「Indian」の文字から「北米インディアン」との観念が生じる。
(3)本件各商標と被告各標章の類否
ア本件商標１と被告標章１について
(ｱ)外観の対比
本件商標１の図形部分と被告標章１の図形部分は，いずれも，右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，羽飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられており，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が描かれ，同欧文字は，いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴ある筆記体で描かれている点で共通している。相違するのは，本件商標１の図形部分は，北米インディアンの横顔及び羽根飾りが黒塗りで描かれ，「Indian」の欧文字は白抜きで描かれているのに対して，被告商標２の図形部分は，北米インディアンの横顔及び羽飾りが白塗りで描かれ，「Indian」の欧文字は黒塗りで描かれている，といった程度である。
この点，本件商標１及び被告標章１には，いずれも，図形部分の下に文字部分が配されているが，その文字部分は，図形部分より小さく，図形部分の印象が強いため，見る者に大きな印象を与えることはない。したがって，本件商標１と被告標章１の外観は類似する。
(ｲ)称呼の対比
本件商標１と被告標章１は，いずれも「インディアン」及び「インディアンモトサイクル」との称呼が生じる。
(ｳ)観念の対比
本件商標１と被告標章１は，いずれもその図形部分から「北米インディアン」との観念が生じる。
(ｴ)類否判断
以上によれば，本件商標１と被告標章１は，外観，称呼，観念のいずれにおいても同一又は類似であり，両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないから，両者は類似すると認めるのが相当である。
イ本件商標１と被告標章２について


(ｱ)外観の対比
本件商標１は，前記(2)ア(ｱ)のとおり，図形と文字の結合商標であり，被告標章２は「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているものの単体の文字商標であるから，外観は異なる。この点，本件商標１の図形部分の羽飾りの中央部分に描かれた「Indian」の文字部分と，被告標章２は，大きさが異なるものの同一の特徴のある筆記体で描かれてはいるが，本件商標１は，上記「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体のみならず，北米インディアンの横顔が大きく描かれている図形部分も強く支配的な印象を与える部分であるため，本件商標１と被告標章２とが外観において類似するということはできない。
(ｲ)称呼の対比
他方，本件商標１は，その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼を生じるとともに，強く支配的な印象を与える図形部分からは「インディアン」との称呼が生じるのに対し，被告標章２からも「インディアン」との称呼が生じる。
(ｳ)観念の対比
本件商標１と被告標章２は，いずれも「北米インディアン」との観念が生じる。
(ｴ)類否判断
以上によれば，本件商標１と被告標章２とは，称呼及び観念において同一又は類似であり，外観においては類似しないとはいえ，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分が同一であるためその相違がそれほど大きくはないこと，両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないことを総合考慮すると，本件商標１と被告標章２は類似すると認めるのが相当である。
ウ本件商標２と被告標章１について
(ｱ)外観の対比
本件商標２の「Indian」の文字部分と被告標章１の図形部分の「Indian」の文字は，いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれている。他方，本件商標２の図形部分は，前方に突出させた羽飾りのある左向きの北米インディアンの横顔が描かれているのに対して，被告標章１の図形部分は，左側に向けてたなびくような大きな羽飾りのある右向きの北米インディアンの横顔が描かれており，類似しない。
(ｲ)称呼の対比
本件商標２は，その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼が生じるとともに，強く支配的な印象を与える図形部分からは「インディアン」との称呼が生じるのに対し，被告標章１も，その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼が生じるとともに，強く支配的な印象を与える「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体から「インディアン」との称呼が生じる。
(ｳ)観念の対比
本件商標２と被告標章１は，いずれも「北米インディアン」との観念が生じる。
(ｴ)類否判断
以上によれば，本件商標２と被告標章１とは，称呼及び観念において同一又は類似であり，外観において類似しないとはいえ，いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分を含んでいるから外観の相違もそれほど大きくはないこと，両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないことを総合考慮すると，本件商標２と被告標章１は類似すると認めるのが相当である。
エ本件商標２と被告標章２について
(ｱ)外観の対比
本件商標２は，上記のとおり，図形と文字の結合商標であり，被告標章２は「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているものの単体の文字商標であるから，外観は異なる。この点，いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているが，本件商標２は，上記「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体のみならず，北米インディアンの横顔が大きく描かれている円形図部分も強く支配的な印象を与える部分であるため，本件商標２と被告標章２とが外観において類似するということはできない。
(ｲ)称呼の対比
本件商標２は，その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼を生じるとともに，強く支配的な印象を与える「Indian」の文字部分から「インディアン」との称呼が生じるのに対し，被告標章２からも「インディアン」との称呼が生じる。
(ｳ)観念の対比
本件商標２と被告標章２は，いずれも「北米インディアン」の観念が生じる。
(ｴ)類否判断
以上によれば，本件商標２と被告標章２とは，称呼及び観念において同一又は類似であり，外観においては類似しないとはいえ，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分が同一であるためその相違がそれほど大きくはないこと，両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないことを総合考慮すると，本件商標２と被告標章２は類似すると認めるのが相当である。
(4)被告の主張に対する判断
被告は，被告のインディアンブランドは，ヴィンテージ・バイカー系のアメリカンカジュアルファッションブランドであり，被告各標章を付した商品の顧客はファッションに関心を持つ若い男性層であるから，被告各標章の指定商品の消費者は，自ら商品を手に取り，ブランド，デザイン，色，サイズ，素材，価格等を確かめて，商品を購入するか否かを決めるのであり，称呼及び観念のみで購入するか否かを決めることはしておらず，また，被告各標章の指定商品の取引者は，商品の品番により取引しており，商標の称呼や観念によって発注するか否かを決めることはしないと主張する。また，被告は，被告各標章は，衣類等の商品に使用する商標として，需要者の間に周知であり，被告は日本における「Indian」商標の正当な出所として需要者に承認されており，被告各標章からは，いずれも「被告」及び「被告の商品」との観念が生じるから，出所について混同を生じるおそれがないと主張する。
しかし，需要者は一般の消費者とみるべきであり，必ずしも商標やブランドに詳しい知識を持つ者とは限らず，商品の購入に際してブランド名等を注意深く確認するとは限らない。
そして，被告は，被告各標章が需要者，取引者に周知であるとして宣伝広告等の証拠を多数提出する。しかし，後記２(1)ウで認定する事実によれば，被告は旧インディアン社のインディアンブランドの復活を強調してライセンス事業を展開し，同ブランドが復活したものとして商品を宣伝広告していたということができ，被告が行った宣伝広告の内容が旧インディアン社のインディアンブランドを離れて被告独自のブランドであることを表示するものと認めるには足りず，さらに，本件全証拠を精査しても被告の商品販売の実績が明らかにされていないことに照らすと，被告各標章が被告独自のブランドの商品として周知であるとは認めることができず，したがって，被告が主張する「被告」や「被告の商品」といった観念が生じるとは認めることができない。
さらに，被告は，上記のとおり，称呼や観念において類似するとしても，外観において相違すれば，対比する商標が互いに異なるものと認識されるから，出所について混同を生じるおそれがないとも主張するが，需要者は商品の購入に際してもっぱら外観に着目するとは限らないから，称呼と観念を斟酌しないとすることは相当ではない。
したがって，被告の上記主張はいずれも採用できない。


(5)小括
よって，本件商標１は被告標章１及び被告標章２と，本件商標２は被告標章１及び被告標章２と，それぞれ類似する。
２争点(2)（権利濫用の成否）について
(1)本件に至る経緯
証拠（甲１５，１８，２０ないし２４，２６，２９ないし３５，３７ないし４１，４５，５３，乙１，２，４，６，７，９ないし２１，２４ないし５７，５９，６１ないし６３，６５ないし８０，８４ないし２１８，２２６ないし２４６，２５４，２６３ないし２６５，２６８ないし３３９，３６０ないし３８５，３８９ないし４０２，４０４ないし４１０，４２７ないし４３０，４５７，４６４，４６９，４７８ないし４８４，４９２ないし５２１，５３６，５３９，５４５ないし５５１，５５５，５５７，５５８〔いずれも枝番省略〕）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
ア旧インディアン社の設立及び使用商標
オートバイメーカーである「IndianMotocycleCompany」（旧インディアン社）は，同じオートバイメーカーのハーレー・ダビッドソンの設立よりも早い明治３４年（１９０１年）に，カール・オスカー・ヘドストロウム及びジョージ・Ｍ・ヘンディの２名により米国マサチューセッツ州スプリングフィールドにおいて設立された。
旧インディアン社は，「INDIANMOTOCYCLE」（インディアン・モトサイクル）と略称され，同社のオートバイは１９２０年代には軍隊や警察用オートバイとして採用されるなど米国内で広く使用された。同社が製造・販売したオートバイには，「            」（「Indian」ロゴ）や「            」（ヘッドドレスロゴ）等の商標が付され，また，同社が発行する整備手帳には，本件商標２の円形部分に極めて類似する，前方に突出した羽根飾りを頭部に付けた左向きの北米インディアンの横顔をあしらったロゴが使用されており，１９４０年代には，これらヘッドドレスロゴに代表されるインディアン・チーフ・ヘッドのデザインが人気を得るなどしたため，旧インディアン社は，１９５０年代以前においては，ハーレー・ダビッドソンと並ぶ米国を代表するバイクメーカーとして広く知られており，旧インディアン社が使用する「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等は，当時，米国，欧州，日本において周知な商標であった。しかし，旧インディアン社は，昭和２８年（１９５３年）に操業を停止して，昭和３４年（１９５９年）に解散に至ると，その後に同社が再開されることはなく，同社が保有していた登録商標に対する商標権等も消滅した。〔乙４，１３，乙４９２ないし乙５１８〕
イ新インディアン社の設立及び使用商標
(ｱ)昭和４５年（１９７０年）３月２５日，Ｍという人物が，旧インディアン社とは無関係に「Indian」ロゴからなる商標「Indian」（指定商品：第１９類自動車）を出願し，同年６月６日，これを，旧インディアン社とは無関係の米国カリフォルニア州法人インディアン・モーターサイクルズ・インクに譲渡し，同商標は，昭和４６年（１９７１年）１０月５日登録された。その後，上記商標は転々譲渡され，昭和５８年（１９８３年）７月２２日にＤ（以下「Ｄ」という。）らが取得した。〔乙５１
９ないし５２１〕
(ｲ)Ｚは，平成２年（１９９０年）６月頃，「IndianMotocycle   Co.,Inc.」という社名の会社（新インディアン社）を設立した。
(ｳ)Ｚは，平成２年（１９９０年）５月２５日，当時の商標権者であったカーメン・Ｄ（以下「Ｄ」という。）からその共有持分を譲り受けた。これを，平成４年（１９９２年）１月６日，Ｄら他の共有者と共に，新インディアン社に譲渡した。〔乙５２１〕
(ｴ)また，ＺとＤは，平成２年（１９９０年）５月２９日，「Indian」ロゴからなる商標「Indian」につき，指定役務及び指定商品を国際分類第４２類（自動車及び自動車用アクセサリーの小売り），第１８類（ハンドバッグ類），第２５類（被服）として次々と出願した。〔乙５２２，５２４，
５２９〕
(ｵ)米国における「Indian」ロゴからなる商標「Indian」を保有するＺとＤら共有者は，平成４年（１９９２年）１月，新インディアン社に上記各商標に係る商標権を全部譲渡した。〔乙５１９ないし５２１〕(ｶ)なお，新インディアン社が，旧インディアン社ないしその承継人からその商標権を譲り受けたり商標使用の許諾を受けたりしたといった事実は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ原告代表者によるバイクジャケットの製作
他方，原告代表者は，平成２年（１９９０年）頃，米国ヴィンテージバイクの愛好家団体のメンバーであるＪの依頼でバイクジャケットを製作したことがあった。そのバイクジャケットには，同人の名前である「＜略＞」，「＜略＞」やラッキーナンバーの「１３」のほかに，前身頃に「Indian」ロゴが大きくあしらわれていた。〔甲２９，５３，乙５５７〕エ米国における新インディアン社の事業展開と報道記事(ｱ)新インディアン社は，米国において，平成２年（１９９０年）１１月２０日，同国の法人であるトリニティ・プロダクツ・カンパニー（以下「トリニティ社」という。）に対し，同社が被服又はアパレルの販売に関して新インディアン社が保有する商標「Indian」を使用する非独占的使用権を設定した。〔乙４８３〕
トリニティ社は，上記使用権に基づき，平成２年（１９９０年）から平成４年（１９９２年）にかけて，商標「Indian」に関する多くの標章やロゴを制作して権利登録し，それらを自社が製作販売する被服及びアクセサリー等に採用し，インディアンモトサイクルの商品カタログに掲載した。
トリニティ社の上記カタログには，本件商標２とほぼ同一の標章（IS104，IS104A。これらの標章は，「Indian」と「WORLDSFINESTMOTORCYCLE」の文字部分が白抜きとなっている点のみが本件商標２と相違している。）や，本件商標１のように黒塗りで北米インディアンの右向き横顔の図柄と「Indian」ロゴから成る標章（IS951，IS951A。これらの標章は，本件商標１のように，右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，その羽飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられていて，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が特徴ある筆記体で描かれている。）や，本件商標１の文字部分と同様の書体から成る活字体英文字「MOTOCYCLE」から成る標章（IB6，IB6C，IB2，IB2C）を付したステッカーが掲載されていた。なお，同カタログには，「INDIANMOTORCYCLE」のロゴから成る標章は掲載されていなかった。〔甲２０，乙４６４の１及び２〕


(ｲ)米国では，平成３年（１９９１年）７月１日付け「TheDaily   News」に，「夢追うバタビア人見捨てられたバイク会社を復活に導く実業家」の見出しで，新インディアン社及びＺに関し，「Ｆ・Ｓ・Ｚは今まさに，アメリカ史に残る伝説であるインディアン・モトサイクルを甦らせるという夢を実現させようとしている。４０年の沈黙を破り，マサチューセッツ州スプリングフィールドにあるインディアン・モトサイクル・カンパニー…がかつての有名なバイクを製造するための場所としてコネチカット州のウィンザー・ロックスにある９３エーカーの敷地を確保する為の最終的な交渉が現在進められている。…今のところ，Ｚ氏は衣類やアクセサリーのビジネスで大きな成功を収めている。インディアン・Ｔシャツ，皮ジャン，皮パンツ，しろめ製バックル，ブーツなどの新シリーズが売り出されている。…初回製造は国内バイヤーを対象にするだけでなく，オランダ，ドイツ，イギリス，日本といった長期的な輸出による成功を見込めるような強力な海外バイヤーも対象としている。」などの内容を含む記事が掲載された。〔乙６〕
また，平成３年（１９９１年）７月５日付け「USATODAY」には，「４０年近くの間，製造を中止されていたインディアン・バイクが再び息を吹き返した。コネチカットの投資家Ｆ・Ｚの計画が順調に行けば，このクラシックの大型バイクは１９９３年には路上へと帰って来る。…１８歳の時，初めてその１９３４年型に乗ってからインディアン・ファンとなった彼は去年そのインディアンの商標権を買い取り，アクセサリー会社と共にテスト・マーケットをすることにした。バイヤーたちはその会社のトレードマークであるインディアン・ヘッドを附したＴシャツや皮ジャンに飛びついたのだった。」などの内容を含む記事が掲載された。〔乙
７〕
(ｳ)新インディアン社は，米国において，少なくとも平成４年（１９９２年）頃に，「CYCLEWORLD」（同年１月号，４月号），「GQ」（同年４月号），「INTERVIEW」（同年４月号，６月号）といった雑誌に，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを付したアパレルの広告をした。〔乙４７８ないし４８
２〕
(ｴ)新インディアン社は，平成５年（１９９３年）春頃までに，工場建設用の敷地を取得し，オートバイのプロトタイプを２台製造した。〔甲１９〕オ原告による「Indian」ロゴ等の使用と原告片仮名商標の登録出願(ｱ)原告は，平成３年（１９９１年）秋頃，同社の商品カタログである１９９２年春夏用のカタログ（甲２０，乙４６４の２）を関係業者に配布し，その頃に開催した１９９２年春夏物展示会で同カタログ掲載のＴシャツ等の衣類等を展示販売した。上記カタログ掲載のＴシャツのフロントプリントの柄の中には，トリニティ社のカタログ（乙４６４の１）に掲載された「Indian」ロゴとインディアン等の図柄から成るロゴ（922C,927C,928C,949C,956C）と同じものがあった。〔甲２０，乙４６４の１及
び２〕
(ｲ)原告は，平成３年（１９９１年）１１月５日，指定商品を平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令（以下「旧施行令」という。）別表１７類（被服，その他本類に属する商品）とする原告片仮名商標である「インディアンモーターサイクル」を商標登録出願し，同商標は，平成６年（１９９４年）３月３１日に商標登録された。〔甲３７，乙１〕カ新インディアン社とＫとのライセンス契約及びＫによる商標登録出願(ｱ)Ｋは，平成３年（１９９１年）当時，日本に在住し，ファッション・コンサルタント等として仕事をしていたが，日本で上記「USATODAY」の記事（乙７）を読み，インディアンブランドに興味を覚え，日本でのインディアンブランド事業の成功に期待してＺと面談した。その結果，Ｋは，平成３年（１９９１年）１２月，Ｚとの間で，新インディアン社から，米国におけるインディアンブランドに関する日本における全ての権利（日本において出願し，商標登録を受ける権利及び第三者に同商標をライセンスする権利）を譲り受ける旨の契約を締結した。
〔乙１０〕
(ｲ)Ｋは，上記契約を契機として，平成４年（１９９２年）２月，旧施行令別表１７類（被服〔運動用特殊被服を除く。〕布製身回品〔他の類に属するものを除く。〕寝具類〔寝台等を除く。〕）を指定商品として被告標章１と同一の商標（        ，「Indian/Motocycle」商標）を自己名義で商標登録出願した。
なお，同商標は，ヘッドドレスロゴと「                        」（以下「モトサイクルロゴ」という。）を上下二段に配して成るものである。）〔乙１０，１１〕
キＺとＫによる記者会見及び被告の設立
(ｱ)Ｚは，平成５年（１９９３年）１月２９日頃，来日してＫが同席する下で記者会見を行った。その内容は，同日付け「二輪車新聞」に掲載され，同新聞は，ＺとＫを写真入りで紹介するとともに，ヘッドドレスロゴを冠したオートバイの写真や，ヘッドドレスロゴに加えて活字体英文字「MOTOCYCLE」のロゴが付されたウエアの写真を大きく掲載し，「よみがえるアメリカンインディアン復活    ７月４日米国で１号車を発表」の見出しで，「１９２０年代から４０年代にかけて全盛を誇ったアメリカンモーターサイクル『インディアン』の製造元インディアン・モトサイクル社の４０年ぶりの復活が決定，…オートバイの製産・販売と並行してライセンス事業も積極的に進めていく方針で，ノスタルジックなロゴマークを使ったアメリカンファッションやシルバーのアクセサリーなどアパレル部門での活動が，マシンの発表に先行して行われる予定となっている。…，同席したＳ・Ｋ氏は『…日本での販売は９４年以後になるが，ウェアのショップを先にオープンさせたい。』と日本市場での計画について語っている。」などの内容を含む記事を掲載した。〔乙１３〕(ｲ)Ｋは，平成５年（１９９３年）６月３日，宣伝広告等の業を営むサンライズとの合弁により，被告を設立し，その代表取締役に就任した。〔乙
１９，２１〕
ク被告による「Indian」商標の使用及び事業展開(ｱ)アパレルメーカーや問屋，小売店の間で広く購読されている繊研新聞及び日経流通新聞において，平成５年（１９９３年）７月２４日，旧インディアン社を再興した新インディアン社からライセンス供与を受けている会社である被告が，衣料品や雑貨等についてライセンス事業や輸入業務を行うことなどが報道された。〔乙２４，２５〕
また，上記繊研新聞の記事（乙２４）には，ヘッドドレスロゴが「インディアン」のロゴマークとして掲載されていた。


(ｲ)被告は，平成５年（１９９３年）秋口頃から，ジャケットやＴシャツ，帽子等を輸入して，「ビームス」や「アーバンメディソン」といったカジュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップでの販売を開始した。それらの商品には，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等が付され，商品のタグには「Indian/Motocycle」商標が付されていた。〔乙１２，２
６，２７〕
(ｳ)雑誌「ＢＲＵＴＵＳ」では，平成５年（１９９３年）１月１日／１５日合併号から同年１１月１５日号まで，２１回にわたって，旧インディアン社に関する紹介と，同社が新インディアン社により復活し，ヴィンテージバイクの製造・販売がされること，日本においてインディアンブランドのマーチャンダイジングビジネスが展開されることなどに関する記事が掲載された。〔乙２２６ないし２４６〕
(ｴ)若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌「ＰＯＰＥＹＥ」の平成５年（１９９３年）１１月１０日号には，「米国では既にブームとなっている模様。日本でも，ブーム着火は時間の問題だといえる。」とする記事が掲載され，雑誌「CLiQUE」の平成６年（１９９４年）１月号にブレスレット等の関連商品が「アーバンメディソン」で販売されている旨の記事が掲載された。〔乙２６，２７〕
(ｵ)被告は，平成６年（１９９４年）１月から同年１２月まで，若者向けのカジュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップである「ビームス」や「シップス」，「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを表示した広告を掲載した。〔乙２８〕
(ｶ)被告は，平成６年（１９９４年）始めに，マルヨシとサブライセンス契約を締結した。マルヨシは同年５月に展示会を開催し，上記契約に基づく被告標章１と同一の「Indian/Motocycle」商標の使用を始め，同年７月ないし８月頃から「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を付したバッグを販売した。〔乙２９ないし３３〕
上記の展示会の開催については，同年６月２５日付け「旬刊ファンシー」で紹介され，「◇マルヨシ◇『インディアン』が復活４０年ぶりにバッグなど商品化」という見出しの下，「マルヨシは５月１６～１８日，本社２階展示室で’９４秋～’９５春の展示会を行った。…今回，新ブランドとして『インディアン』を商品化。…『インディアン』は３つのシリーズから構成されている。トートなどのタウンバッグ系５アイテム…リュックなどのアウトドア系６アイテム…秋冬用のタウンバッグ系５アイテム…」との内容を含む記事が掲載された。また，雑誌「グッズプレス」１９９４年（平成６年）１１月号及び雑誌「フィールド・ギア」１９９４年（平成６年）１２月号に，マルヨシが販売する上記ロゴ等が付されたバッグ類が掲載された。〔乙２９，３２，３３〕(ｷ)被告は，平成７年（１９９５年）５月頃，サンライズを介して，西澤社とライセンス契約を締結し，西澤社は，被告のサブライセンシーとして，同年１０月頃から翌平成８年（１９９６年）１月頃にかけて，「Indian」商標が付されたレザージャケットの製造販売を行い，また，「GETON!」（平成７年（１９９５年）１０月発刊，１２月発刊）や「HotDogPRESS」（同年１０月号），「FINEBOYS」（同年１２月号，別冊１２月号，平成８年（１９９６年）１月号），「BOON」（同月号）等の雑誌に，伝説化された旧インディアン社のバイクが復活を果たすのに先駆けてレザージャケットを製造・販売するなどと記載する広告を掲載した（上記の「FINEBOYS」（平成７年（１９９５年）年１２月号，別冊１２月号）や「BOON」（平成８年（１９９６年）１月号）の広告には，「Indian」商標等が表示されていた。）ほか，展示会を催した。〔乙２０，４８ないし５７〕
ケ原告による本件各商標の登録出願
原告は，平成６年（１９９４年）９月２１日，本件各商標を商標登録出願した。〔乙１〕
コ原告によるインディアンブランドの事業展開と宣伝広告(ｱ)原告は，平成７年（１９９５年）初め頃に，カナダにおける活字体英文字からなる商標「INDIANMOTORCYCLE」（出願日平成元年（１９８９年）１２月１１日，登録日平成３年（１９９１年）５月１７日，指定商品をスウェットシャツ，Ｔシャツ，レザージャケット等とするものであり，最初の登録名義人から「INDIANMANUFACTURINGLTD.」社（カナダインディアン社）に譲渡され，その旨が平成５年（１９９３年）２月１９日に登録された。）の商標権者であるカナダインディアン社と提携関係を築き，遅くとも平成７年（１９９５年）１月末から同社の商品をサンプル輸入していた。
そして，原告は，同年５月頃から，同社のジャケットやＴシャツ，帽子等の販売を開始したが，それらの商品に付された商標はいずれも「Indian」ロゴや本件商標２に類似する左向きの北米インディアンの横顔を主体に構成されたものではあったものの，他方で，本件全証拠を精査しても，原告片仮名商標及び本件各商標そのものが付された商品が販売された事実は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。〔以上，甲２１，２６，３０ないし３４，３８ないし４０，乙３４ないし３７，５５５の
６〕


(ｲ)原告は，平成７年６月頃から，「POPEYE」（同月２５日号），「FINEBOYS」（同年７月号，９月号，１０月号）等の若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌において，宣伝広告を行ったが，それらの宣伝広告では，米国におけるインディアンブランドが強調されており，その中には，「IndianMotorcycle」の文字の下に，旧インディアン社の所在地を示す「SPRINGFIELD,MASS」等の表示が見られるほか，「インディアン・モーターサイクルっていえば，かつてハーレーと人気を二分したアメリカンバイクの名門中の名門。その名前を付けたウエアブランドが日本とカナダの共同企画で，この秋からドカーンと登場することになった。もちろんライダージャケットがこのブランドの目玉。レプリカのコダワリでは一目置かれてる『東洋エンタープライズ』が現在着々と準備中でアル。」（甲２６の１，乙３４），「アメリカ最古のバイクメーカー“インディアンモーターサイクル”。もうバイクメーカー自体は倒産してしまったのだけれど，ウエアはカナダでまだ作られているのだ。ここが日本のメーカーと共同開発を進め，この秋冬から本格的に展開を始めるのだ。」（乙３５），「アメリカ最古のバイクメーカーがインディアンモーターサイクル。現在バイクの生産はされておらず，バイカーウェアの生産のみ続けられている。…これまでビームスなどでも扱っていたが，今秋から東洋エンタープライズが大々的に展開。」（甲２６の２，乙３６），「インディアン・モーターサイクルは’４０年代アメリカでハーレー・ダヴィッドソンと人気を二分していたメーカー。ウエア部門の復活が話題になっていたけど，この秋から日本でも本格展開する。」（甲２６の３，乙３７）などの説明も見られる。なお，それらの宣伝広告の中には，原告片仮名商標はもとより本件各商標はいずれも記載されていなかった。〔甲２６，乙３４
ないし３７〕
(ｳ)原告は，平成７年（１９９５年）頃のカナダインディアン社の商品カタログ（甲４１）を提出するが，その発行元は「INDIANMOTORCYCLECLOTHINGCOMPANYINC.」であり，カナダインディアン社ではなく，また，同カタログに掲載された商品に付された商標のほとんどは本件各商標に近似するものではなく，わずか１点，番号LIGE11Aのジッポーに付された商標が本件商標１に近似するのみである。さらに，原告がその頃から輸入，販売したと認められる商品に付された商標はいずれも本件各商標そのものではない。
(ｴ)なお，カナダインディアン社が，旧インディアン社ないしその承継人からその商標権を譲り受けたり商標使用の許諾を受けたりしたといった事実は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。
サ被告の原告に対する警告書の送付
被告は，被告において商標登録出願中で近々商標登録される「Indian/Motocycle」商標を原告が侵害していると主張して，商品の輸入・販売の中止を求める平成７年（１９９５年）６月３０日付け警告書を原告に宛てて送付し，これを同年７月４日に原告が受領した。その後も原告は商品の輸入・販売等を続けた。〔乙４７〕
シＫによる「Indian/Motocycle」商標の商標登録「Indian/Motocycle」商標は，平成７年（１９９５年）９月２９日に商標登録され，Ｋは，同登録商標を同年１０月１６日に被告に譲渡した（その旨は平成８年５月２７日に登録された。）。〔乙９〕ス被告による「Indian」ロゴ商標の商標登録出願被告は，平成７年（１９９５年）１１月２日，被告標章２と同じ構成である「Indian」ロゴから成る商標（以下「『Indian』ロゴ商標」という。）を商標登録出願した。〔乙５４６〕
セ原告による被告の「Indian/Motocycle」商標に対する無効審判請求原告は，平成７年（１９９５年）１２月２８日，「Indian/Motocycle」商標について無効審判（特許庁平成７年審判第２８１２４号）を請求した。原告は，同審判において，上記商標に係る商標権には商標法４条１項７号，１１号違反の無効事由が存在するなどと主張した。〔乙８０〕ソ原告・被告による訴訟の提起及び仮処分の申立て(ｱ)被告は，原告が平成８年（１９９６年）秋冬シーズンから，「Indian」ロゴを付したレザージャケット等の製造・販売を開始するとの情報を入手すると，原告に対し，同年５月２１日，「Indian/Motocycle」商標に係る商標権に基づき，「Indian」ロゴ等の標章を付したレザージャケットやシャツ，帽子等の輸入・販売行為等の差止めを求めて当庁に訴えを提起した（当庁平成８年（ワ）第９３９１号）。〔乙８０〕(ｲ)これに対して原告は，平成８年（１９９６年）７月２２日，原告片仮名商標に係る商標権に基づき，被告，サンライズ及び西澤社に対してレザージャケットやパンツ等に「Indian」商標の使用の差止め等を求める訴えを当庁に提起した（当庁平成８年（ワ）第１４０２６号）。〔乙８０〕また，原告は，「Indian」ロゴを主体に構成された商標を付したレザージャケットやシャツ，帽子等を販売し，雑誌「BOON」（同年９月号），「モノ・マガジン」（同年９月号，１２月号），「FINEBOYS」（同年９月号），「コレクション・モノ」（同年９月号）にレザージャケットの広告が掲載され，それらの広告には上記商標も表示されていた。〔甲２６，乙７６ないし７
９〕
(ｳ)被告は，平成８年（１９９６年）９月１７日，原告を債務者とする「Indian/Motocycle」商標に係る商標権に基づく仮処分の申立てを当庁に提起し（当庁平成８年（ヨ）第２２１２６号），当庁は，同年１２月１６日，上記の被告がした申立てを認容し，原告に対して前記コ(ｱ)の各商標の使用を仮に差し止める旨の仮処分決定をした。〔甲１８，３５，乙５９〕
タ新インディアン社の倒産とＺの証券詐欺事件
新インディアン社は，工場建設用の敷地を取得し，オートバイのプロトタイプを２台製造したものの，オートバイの第１号モデルの発表もされることはなく，本格的なオートバイの開発製造等を何ら行うことがないまま，倒産するに至った。
Ｚは，新インディアン社の投資家から金員を詐取したとの証券詐欺等の容疑で，平成８年（１９９６年）６月５日頃に逮捕，拘禁され，平成９年（１９９７年）１２月１９日，米国マサチューセッツ地区連邦地方裁判所により有罪を宣告され，投獄９０か月（７年６月）に処せられるとともに，百万ドルを超える弁償金等の支払を命ずる旨の判決を受けた。〔甲１９〕チ原告によるその後の宣伝広告と新たな商標登録出願原告は，上記ソ(ｳ)の仮処分決定を受けて，「IndianMotorcycle」又は「INDIANMOTORCYCLE」と１段に欧文字を筆記体や活字体で横書きした文字部分を構成要素とする商標を付したＴシャツやレザージャケット等を宣伝広告，販売するなどした。〔甲２２，２３，乙６１ないし６３，６５ないし７


５〕
また，原告は，上記の「IndianMotorcycle」又は「INDIANMOTORCYCLE」の文字部分を構成要素とする下記の九つの商標について，平成９年（１９９７年）１月１４日及び同年３月３１日に商標登録出願した。〔乙１〕
登録第４７５１４２４号商標
登録第４７５１４２５号商標
登録第４７５１４２６号商標
登録第４７５１４２７号商標
登録第４７５１４２８号商標
登録第４７５１４２９号商標
登録第４７５１４３０号商標
ツ「Indian」ロゴ商標の商標登録
被告が商標登録出願した「Indian」ロゴ商標は，平成９年（１９９７年）７月４日に商標登録を得た。〔乙５４６〕
テ西澤社によるレザージャケットの製造販売
西澤社は，平成１０年１月から同年１２月まで，被告の直接のライセンシーとして，「Indian」商標が付されたレザージャケットの製造販売を行った。〔乙２０〕
ト被告の「Indian/Motocycle」商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟(ｱ)特許庁は，平成１０年（１９９８年）４月１０日，「Indian/Motocycle」商標は商標法４条１項７号に違反して登録されたものであるとして，その登録を無効とする旨の審決をした。
被告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１０年（行ケ）第１４５号審決取消請求事件），同裁判所は，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し，原告が同判決に対して上告受理の申立てをしたが（最高裁平成１１年（行ヒ）第１４０号），最高裁は，２００１年（平成１３年）１１月２１日，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔乙５
５８〕
(ｲ)上記(ｱ)の判決の確定を受けて，特許庁において，さらに前記セの無効審判請求事件の審理が行われ，特許庁は，平成１４年（２００２年）２月２８日，「Indian/Motocycle」商標は，先願の原告片仮名商標と少なくとも称呼において類似していることなどから，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものであるとして，その登録を無効とする旨の審決をした。
被告は，上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１４年（行ケ）第１４０号審決取消請求事件），東京高裁は，同年１２月２７日，「Indian/Motocycle」商標は原告片仮名商標と称呼のみならず観念も類似していることなどから，同商標に類似するというべきであり，商標法４条１項１１号に違反して登録されたとする上記審決の判断に誤りはないとして，被告の請求を棄却する旨の判決をした。同判決を不服とした被告が上告受理申立てをしたが（最高裁平成１５年（行ヒ）第７３号），最高裁判所が平成１５年（２００３年）６月１２日に上告不受理決定をして，同判決が確定し，特許庁は被告の上記商標権を遡及的無効とした。(ｳ)当庁は，同判決の確定により，「Indian/Motocycle」商標に係る商標権は当初から存在しなかったことになるとして，前記ソ(ｱ)の訴えを棄却する旨の判決を言い渡し，また，前記ソ(ｳ)の仮処分決定は，その根拠を失った。〔乙８０，５３６，５４７，５５８〕
ナ原告片仮名商標に対する取消審判請求と審決取消訴訟被告は，平成１２年１１月２９日，原告片仮名商標についてその登録を商標法５１条１項により取り消すことについて特許庁に審判を請求し（取消２０００－３１４２３号），特許庁は，平成１５年３月２８日，原告片仮名商標を取り消すとのと審決をした。
これに対して原告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１５年（行ケ）第１８１号審決取消請求事件），同裁判所は，同年１１月２８日，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し，被告は，同判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成１６年４月８日，上告を棄却し，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔乙５４７，顕
著な事実〕
ニ被告の「Indian」ロゴ商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟(ｱ)原告は，平成１４年７月４日，特許庁に「Indian」ロゴ商標について無効審判を請求したが（無効２００２－３５２８９号），特許庁は，平成１５年８月８日，同請求が成り立たない旨の審決をし，原告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１５年（行ケ）第４２２号審決取消請求事件），同裁判所は，平成１６年５月１１日，上記商標が商標法８条１項に違反して登録されたものではないとした上記審決の判断は誤りであるとして，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し，被告は同判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成１６年９月３０日，上告を棄却し，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔甲１５，乙５４５，顕著な事実〕
(ｲ)特許庁は，同判決の確定を受けてさらに審理をし，平成１６年１１月１７日，商標法８条１項に違反して登録されたものであるとして上記商標の登録を無効とする旨の審決をした。〔乙５４６〕
被告は，上記審決に対して取消請求を提起し（知財高裁平成１７年（行ケ）第１０２４１号審決取消請求事件），同裁判所は，平成１７年９月１４日，請求を棄却する旨の判決を言い渡し，被告は，同判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成１８年１月２４日，上告を棄却し，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔甲１５，
顕著な事実〕


ヌ原告片仮名商標に対する無効審判請求と審決取消訴訟被告は，平成１５年１月３０日，特許庁に原告片仮名商標について無効審判を請求したが，特許庁は，原告片仮名商標が商標法４条１項７号に該当するものではないとして，同請求が成り立たない旨の審決をし，被告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１６年（行ケ）第１０８号），同裁判所は，平成１６年１２月８日に被告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し，被告は同判決に対して上告受理の申立てをしたが（最高裁平成１７年（行ヒ）第８５号），最高裁は，平成１７年４月８日，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔甲４５，乙５３６，顕著な事実〕
ネ原告片仮名商標に基づく商標権侵害訴訟の確定
当庁は，平成１５年１２月２６日，原告が提起した前記ソ(ｲ)の訴え（平成８年（ワ）第１４０２６５号）について，原告片仮名商標に係る商標権に基づく原告の被告らに対する権利行使は権利濫用に当たるとして原告の請求を棄却する判決（乙８０）を言い渡し，原告は同判決に対して控訴したが，平成１６年１２月２１日，東京高裁は，原告の控訴を棄却する旨の判決（乙２６３）を言い渡し，同判決は，平成１７年３月２８日に原告が上告受理申立てを取り下げたことにより確定した。〔乙８０，２６３ないし
２６５〕
ノ本件各商標等の商標登録等
原告は，平成１６年２月２７日，本件各商標と前記チの商標登録出願した各商標について商標登録を得た。〔乙１〕
なお，本件全証拠を精査しても，原告が，商標登録後に本件各商標を原告のＴシャツやレザージャケット等の商品に付して使用し，それらの商品の宣伝広告に掲載して使用したという事実は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。
他方，被告は，前記ソ(ｳ)の仮処分決定の発令後も，新聞や雑誌等に「Indian」ロゴ等を表示した広告の掲載を続けた。〔以上，甲２４，乙８４ないし２０１，２５４，２６８ないし３３９，３６０ないし３７９，３８１ないし３８５，４０４ないし４１０，４２７ないし４３０，４５７，４６
９〕
ハ原告による類似商標に対する警告
原告は，平成１７年５月３０日付け繊研新聞に，原告片仮名商標や本件各商標，前記ツの各登録商標（原告インディアン関連商標）等を掲載して，それらの商標が，原告が商標権を有する登録商標であり，昨今，それらの商標と紛らわしい商標を使用した商品が出回っているが，その取扱いに十分に注意を払うようお願いする，また，原告は，商標権を侵害すると思われる類似品を発見した場合には，直ちに厳正なる法的処置を講ずる所存である，とする広告を掲載した。〔乙３８０〕
ヒ原告インディアン関連商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟被告は，平成１８年６月頃，原告インディアン関連商標について無効審判を請求したが，特許庁は，商標法４条１項７号，１５号に該当しないとして，いずれの請求についても成り立たない旨の審決をし，被告は上記審決等に対して取消訴訟を提起し（知財高裁平成１９年（行ケ）第１０３４２号審決取消請求事件等），同裁判所は，平成２１年２月２５日，いずれの訴えについても，被告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し，被告は，それらの判決に対して上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成２１年１０月８日に上告不受理の決定をし，それらの判決が確定した。〔甲１９，乙
４８４，顕著な事実〕
フ原告の被告等に対する警告
(ｱ)平成１９年２月から放映された，ＯＬＣ・ライツ・エンタテインメント社が提供し，ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントが配給した映画「世界最速のインディアン」に関して，被告が同年１月頃に「Indian」ロゴの商標等を付したタイアップ商品を販売すると，原告は，その頃，被告の販売行為は原告が有する本件各商標権を侵害するとして，上記商標等の使用を中止するよう警告した。〔乙３８９ないし４０２〕
(ｲ)また，原告は，平成２２年４月３０日，被告のライセンシーである株式会社プラニングジャパン，その主たる取引先の株式会社シーズメン及び株式会社ロベルトに，その販売する衣服に「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ，「Indian/Motocycle」商標からなる商標を付した衣料品を製造・販売することが原告の有する本件各商標権等の侵害に当たるとして，直ちにその製造・販売を中止するように警告した。〔乙５４８ないし５５１〕
ヘ本件訴えの提起
原告は，平成２５年５月２９日，被告に対して本件訴えを提起した。〔顕
著な事実〕
ホ原告による他の商標の商標登録出願・登録と権利行使原告は，米国映画「BIGWEDNESDAY」の中で用いられて有名になった商標「BEARSURFBOARDS」について，先に片仮名商標「ベアーサーフボード」を商標登録出願して（出願日平成３年１１月５日）商標登録を受けると，さらに，「BEARSURFBOARDS」に図形を組み合わせた商標を商標登録出願し（出願日平成６年９月２１日），拒絶査定を受けたにもかかわらず，当該商標を使用する正規のマスターライセンシーであるサクラインターナショナルに対して商標権侵害を理由とする訴訟を提起したほか，米国のカジュアルスポーツ系のブランドで，商社トーメンの系列会社がライセンシーである「O’NEILL」（出願日昭和６３年２月１６日），米国のビールメーカーであるバドワイザーの主力商品の一つである「BUDLIGHT」（出願日昭和６３年２月１６日），米国ラスベガスに古くからあるスターダストホテルに由来する「STARDUST」（出願日平成９年８月５日），米国の著名な小説家の固有名詞「MARKTWAIN」（出願日平成９年８月５日），その小説の主人公の固有名詞「TOMSAWYER」（出願日平成９年８月５日），米国国旗の名称であり，米国国防総省の機関誌名でもある「STARANDSTRIPES」（出願日平成９年８月５日）等，米国の著名なブランドないし固有名詞に関連する商標を多数，しかも複数の商標をまとめて同日に商標登録出願していた。また，それらの商標に係る指定商品は被服を中心としていた。〔乙１，２０
２ないし２１８〕
(2)検討
ア前記１で認定判断したとおり，被告各標章は本件各商標と類似するものであるから，被告の被告各標章の使用は，商標法３７条１号により，本件各商標権の侵害行為とみなされる。


これに対して被告は，原告が，自ら商品に使用する意思がないのに，被告のインディアンブランドビジネスを妨害する目的で，本件各商標を商標登録出願して，その商標登録を得ると，「Indian」商標の中核である被告各標章を使用する被告に対して，その使用を妨げるために，本件各商標権を行使しようとするものであり，かかる権利行使は権利濫用に当たり，許されないと主張するので，以下，検討する。
イ本件各商標も，被告各標章も共に，旧インディアン社が米国において使用し，その後，権利が消滅した商標等をその原型とするものであること，しかし，原告も被告も旧インディアン社の権利関係を承継する会社ではなく，いわば，旧インディアン社とは何らの関わりもなく，旧インディアン社が使用していたインディアンブランドを用いて我が国において事業を展開するものであることからすれば，いずれが，先に我が国においてインディアンブランドにまつわる商標を取得するかは，本来，いわば自由競争の範囲内の行為であるということができる。
しかしながら，以下に詳論するとおり，上記認定の一連の事実経過に基づき総合判断すると，原告による本件各商標権の行使は，少なくとも被告に対して行使する限り，権利の濫用として許されないというべきである。すなわち，前記(1)のとおり，米国において，昭和３４年（１９５９年）に旧インディアン社が解散して消滅し，同社が保有していた各インディアン商標も消滅したためその後長い間インディアンブランドを使用した事業は存在していなかったところ，３０年以上の時を経た平成２年（１９９０年）になって，Ｚが，旧インディアン社とは無関係ではあるものの，当時米国において有効に存在した「Indian」ロゴからなる商標「Indian」を取得し，旧インディアン社のオートバイ製造販売事業の復活を宣言して，新インディアン社を設立し，上記商標「Indian」を同社に譲渡したこと，当時米国において，新インディアン社が旧インディアン社の事業を復活してインディアンブランドの事業を展開することが大々的に報じられたこと，新インディアン社は，その後，工場用地を取得し，試験的とはいえオートバイも実際に製造したこと，新インディアン社から，非独占的使用権の設定を受けたトリニティ社は上記使用権に基づき，平成２年（１９９０年）から平成４年（１９９２年）にかけて，本件各商標に酷似したロゴを含め商標「Indian」に関する多くの標章やロゴを制作して権利登録し，それらを自社が製作・販売する被服及びアクセサリー等に採用し，インディアンモトサイクルの商品カタログに掲載したこと，Ｋは，新聞記事等により米国における新インディアン社の事業展開を知り，日本においてインディアンブランド事業を展開すべく，平成３年（１９９１年）１２月，Ｚとの間で，新インディアン社から，商標のライセンスをする権利を含むインディアンブランドに関する日本における全ての権利を譲り受ける旨の契約を締結して，平成４年（１９９２年）２月には，自ら「Indian/Motocycle」商標につき商標登録出願をし，平成５年（１９９３年）１月２９日頃には，来日したＺとともに記者会見を開き，その内容が同日付け「二輪車新聞」に掲載されたこと，その後の平成５年（１９９３年）６月３日，Ｋによって被告が設立されたこと，その直後，繊研新聞及び日経流通新聞において，被告は旧インディアン社を再興した新インディアン社のライセンス供与を行っている会社であって，衣料品や雑貨等についてライセンス事業や輸入業務を行うことなどが報道されたこと，被告は，平成５年（１９９３年）秋口頃から，ジャケットやＴシャツ，帽子等を輸入して，「ビームス」や「アーバンメディソン」といったカジュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップでの販売を開始したこと，雑誌「ＢＲＵＴＵＳ」では，平成５年（１９９３年）１月１日／１５日合併号から同年１１月１５日号まで，２１回にわたって，旧インディアン社に関する紹介と，同社が新インディアン社により復活し，ヴィンテージバイクの製造・販売がされること及び日本においてインディアンブランドのマーチャンダイジングビジネスが展開されることなどに関する記事が掲載されたこと，その後，雑誌「ＰＯＰＥＹＥ」の平成５年（１９９３年）１１月１０日号や雑誌「CLiQUE」の平成６年（１９９４年）１月号にも，被告によるインディアンブランドに関する記事が掲載されたこと，被告は，平成６年（１９９４年）１月から同年１２月まで，大手セレクトショップである「ビームス」や「シップス」，「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを表示した広告を掲載したこと，さらに，被告は，平成６年（１９９４年）初めに，マルヨシとサブライセンス契約を締結し，マルヨシは同年５月に展示会を開催し，上記契約に基づく被告標章１と同一の「Indian/Motocycle」商標の使用を始め，同年７月ないし８月頃から「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を付したバッグを販売したこと，上記の展示会の開催については，同年６月２５日付け「旬刊ファンシー」で紹介され，「◇マルヨシ◇『インディアン』が復活４０年ぶりにバッグなど商品化」という見出しの記事が掲載されていたこと，以上の事実が認められる。
そして，以上の認定事実によれば，原告が本件各商標を商標登録出願した平成６年（１９９４年）９月２１日当時には，既に，新インディアン社が旧インディアン社の事業を復活させようとしていたこと，新インディアン社から日本におけるインディアンブランドの事業を譲り受けた被告による事業展開が，少なくとも，オートバイ愛好家やアメリカンカジュアルファッションに関心がある取引者及び需用者の間において相当程度周知されていたと認められ，当時，インディアンブランドに対して相当な興味を抱いていた原告が新インディアン社の流れを汲む被告による事業展開を知らなかったはずはないというべきである。


さらに，後記(3)イで述べるとおり本件各商標は，原告が新インディアン社の流れを汲むトリニティ社のカタログに記載されたロゴをほぼそのまま流用して商標登録出願したものと認められること，原告は，本件各商標の登録出願時に，本件各商標を使用しておらず，原告がインディアンブランドの事業を展開し始めたのは，平成７年（１９９５年）以降のことであること，本件各商標は，新インディアン社の流れを汲むトリニティ社のカタログに記載されたロゴをまねたものであり，少なくとも旧インディアン社の商標をモチーフにして作成されたものであるから，その出所識別機能・自他商品識別機能は極めて弱く，その出所はせいぜい新インディアン社若しくは旧インディアン社を示すことはあっても，原告を示すことはほとんどないと認められること，加えて，原告は，前記(1)ホのとおり，原告片仮名商標や本件各商標を商標登録出願した時期の前後において，米国の著名なブランドないし固有名詞に関する商標を多数，しかも複数の商標をまとめて同日に商標登録出願するなどしており，その中には，拒絶査定を受けたにもかかわらず正規のマスターライセンシーに対して商標権侵害を理由とする訴訟を提起したこともあること，以上の事実も認められ，これまでに認定した事実を総合考慮すると，原告による本件各商標の商標登録出願は，新インディアン社の流れを汲む被告が，繰り返し宣伝広告をし，セレクトショップで販売するなどして我が国におけるインディアンブランドの知名度を徐々に高めていった中で，新インディアン社及び被告の事業展開や宣伝広告に便乗し，被告による事業展開を妨げる目的で行われたものと認めるのが相当である。
ウそうすると，原告による本件各商標権の行使は，少なくとも，被告に対する関係では，公正な競争秩序を乱すものであって，もはや自由競争の範囲内にあるということはできないから，商標法１条及び民法１条３項に照らし，権利の濫用として許されないというべきである。
(3)原告の主張に対する判断
アこれに対して原告は，原告代表者が米国のヴィンテージバイク愛好家から勧められてバイクジャケットの市販化を考えるようになり，彼らの提案で商標を「インディアンモーターサイクル」（原告片仮名商標）とするとしたことが，本件各商標を出願した契機であると主張し，同主張に沿う証拠（甲３４，乙４３１）が提出されている。
しかし，原告は，遅くとも平成２年に米国で,ヴィンテージバイクの愛好家から，「Indian」ロゴを付したバイクジャケットの製作依頼を受けた時点において，米国において，少なくともオートバイ愛好家にとってのアメリカンカジュアル系のブランドとして「Indian」ロゴが存在していたことを認識し，インディアンブランドに対して相当な興味を抱いていたと認められるところ，その後の平成３年７月１日に米国の主要紙である「TheDailyNews」や「USATODAY」において，Ｚによるインディアンブランド復活の動きがあり，我が国でもブランドビジネスが展開される見込みがあることが報じられ，その約４か月後である同年１１月５日に原告が原告片仮名商標を商標登録出願していることからして，原告は，遅くともその頃には，米国における新インディアン社設立の動きを知っていたものと推認するのが相当である。
現に，前記(1)オ(ｱ)のとおり，原告は，上記報道から数か月後である平成３年秋頃に，トリニティ社から「Indian」ロゴとインディアン等の図柄から成るロゴが付されたＴシャツ等を試験的に輸入し，販売しており，同社が使用する商標として，前記(1)エ(ｱ)のトリニティ社のカタログに掲載された「Indian」ロゴを主要な構成部分とする多数の標章の存在を認識するとともに，それら商品の需要者であるオートバイ愛好家やアメリカンカジュアルファッションに関心がある若者らへのインディアンブランドが有する潜在的な顧客誘引力を認識していたこと，原告が原告片仮名商標の商標登録出願を行った時期はこの頃に当たることが認められる。そして，原告は，平成２年にバイクジャケットを製作したことがあったものの，その後はバイクジャケットを販売することもなく，上記報道から数か月後に「Indian」ロゴ等を付したＴシャツ等の商品の試験的な輸入・販売をしたことがある程度で，カナダインディアン社と提携して「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたジャケットやＴシャツ，帽子等の輸入・販売を行い，雑誌等で宣伝広告を開始したのは，平成７年５月頃からであったこと，それより先に，平成５年７月２４日には，アパレルメーカーや問屋，小売店の間で広く購読されている繊研新聞及び日経流通新聞において，旧インディアン社を再興した新インディアン社のライセンシーとして被告が衣料品等についてライセンス事業を行う旨の報道がされ，同年秋口頃には，被告が，新インディアン社のライセンシーとして，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ，「Indian/Motocycle」商標が付されたジャケットやＴシャツ，帽子等を「ビームス」や「アーバンメディソン」といった若者向けカジュアルファッションを扱う主要なセレクトショップで販売するとともに，若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌に「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を表示した宣伝広告を掲載するとともに，旧インディアンの中核事業であったバイクの製造・販売も含めたインディアンブランドの復活と我が国におけるマーチャンダイニングビジネスの展開について連載したり，アメリカンカジュアルブランドとしてのインディアンブランドが米国で既に流行しており，我が国でも流行が到来するのが間近であることを掲載したりして宣伝広告を行っていたこと，それに後れて原告は衣料品等を販売し，宣伝広告を開始したが，原告が扱った商品は，上記のとおり「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたジャケットやＴシャツ，帽子等といった，被告が先行して扱っていた衣料品等が中心であり，その宣伝広告の内容も，米国におけるインディアンブランドを強調するとともに，「これまでビームスなどでも扱っていたが」と我が国でも先行してブランド展開が始まっていることを示唆しつつも，被告によるインディアンブランド事業の展開を全く無視し，そのブランド展開を日本において本格的に行うのはあたかも原告がはじめてであることを強調するものであったこと，その後も，被告のライセンシーである西澤社において，新インディアン社が旧インディアン社のヴィンテージバイクを復活させるとする時期に先駆けるものとして，「Indian」ロゴを付したレザージャケットの製造・販売を開始すると，その後に原告が「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたレザージャケットの販売や宣伝広告を始めていたこと，他方，原告はもとよりカナダインディアン社が旧インディアン社の中核事業であったバイクの製造・販売について事業展開を図ろうとしたことはないこと，以上の事実が認められる。
以上の認定事実に鑑みると，原告による本件各商標の商標登録出願が，平成２年当時に原告代表者が米国のヴィンテージバイク愛好家に依頼されて「Indian」ロゴを付したバイクジャケットを製作したことを契機とするものとは考え難いのであって，原告の前記主張に沿う前記証拠は信用することができず，ほかに原告の前記主張を認めるに足りる的確な証拠もないから，原告が主張する本件各商標の出願経過を事実と認めることができない。


イ原告は，本件各商標につき，それらのロゴデザインは，原告が自社商品の国内販売に備えて，旧インディアン社が使用していた商標を参考にして，原告が独自にデザインしたものであって，本件商標１は，旧インディアン社がオートバイの燃料タンク部分に描くなどしていた同社の代表的な商標を参考にして，その下に同社の社名「IndianMotocycle」のロゴを配したものであり，本件商標２は，旧インディアン社が同社のオートバイの整備手帳のデザインに用いるなどして同社のシンボルとして使用していた図柄を参考にして原告が改めてデザインしたものである，そして，本件各商標のロゴデザインが決まるとそれらを登録出願したと主張し，それに沿う証拠（甲４２）を提出する。
しかし，前記認定のとおり，本件各商標はいずれも原告の商品に付されたことはおろか，宣伝広告に使用されたこともない。また，上記証拠をみても，特に，本件商標２は，旧インディアン社の書籍（甲４２）の３８頁に掲載されている，左向き横顔インディアンを中心に配して，これを二重の円で囲み，円周部分に半円状に「IndianMotocycle」などと記載されたロゴと比較しても，それには本件商標２の特徴である「Indian」ロゴがなく，円周部分にある「Indian」ないし「INDIANMOTOCYCLE」を直接示すものではない「WORLDSFINESTMOTORCYCLE」の記載がないなど相違する点が多い。
むしろ，原告が商標登録出願した本件各商標は，新インディアン社のライセンシーであるトリニティ社のカタログ（乙４６４の１）に掲載されている，ヘッドドレスロゴに類似する「Indian」ロゴと右向きの北米インディアンの横顔の図柄から成るロゴやヘッドドレスロゴから成る標章や，「Indian」ロゴと左向きの北米インディアンの図柄から成る標章に酷似していることが認められる。すなわち，本件商標２は，上記カタログに掲載された標章（IS104，IS104A）とは，「Indian」と「WORLDSFINESTMOTORCYCLE」の文字部分が白抜きとなっている点のみが相違しているにすぎず，また，本件商標１の図形部分は，上記カタログに掲載された，黒塗りで北米インディアンの右向き横顔の図柄と「Indian」ロゴから成る標章（IS951，IS951A）と，右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，その羽飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられていて，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が特徴ある筆記体で描かれており，かつ黒塗りで描かれている点で酷似しており，本件商標１の文字部分は，上記カタログに掲載された標章（IB6，IB6C，IB2，IB2C）と，同様の書体から成る活字体英文字であることが認められる。他方，上記トリニティ社のカタログに掲載された標章（IS104，IS104A）は，描かれた左向きの北米インディアンの横顔が，旧インディアン社の登録商標（乙５０１，５０４）とも，同社の整備手帳に記載されたロゴ（乙４）とも異なるものであり，加えて，上記標章の円周部には「WORLDSFINESTMOTORCYCLE」と記載されているのに対して，同整備手帳に記載されたロゴには，円周部に「IndianMotocycle」と記載されていることが認められ，また，上記カタログに掲載された標章（IS951，IS951A）は，旧インディアン社が使用したヘッドドレスロゴとは違って黒塗りであることが認められ，それらの相違点からして，上記カタログに掲載されたそれらの標章は，トリニティ社が独自に作成し，使用したものであることが認められる。そして，本件各商標がそれらの標章（IS104，IS104AIS951，IS951A）に酷似しており，前記(1)コ(ｳ)のとおり，平成７年頃のカナダインディアン社の商品カタログ（甲４１）に掲載された標章のほとんどは本件各商標に近似するものではなく，原告がその頃から輸入，販売したと認められる商品に付された商標はいずれも本件各商標そのものではないことから，原告が，トリニティ社が作成し，使用したそれらの標章（IS104，IS104AIS951，IS951A）の図柄をほぼそのまま流用して本件各商標としたものと認められる。
さらにいえば，原告は，前記(1)チのとおり，前記の旧インディアン社の書籍（甲４２）の３８頁に掲載された左向き横顔インディアンから成るロゴに類似する商標を本件商標２とは別途に商標登録出願してその商標登録を得ている（登録第４７５１４２５号商標）。
そうすると，原告の前記主張する事実は前記証拠（甲４２）によって認定することができず，ほかに同事実を認めるに足りる的確な証拠はないから，原告の前記主張は採用することができない。
ウ原告は，被告によるインディアンブランドの事業の存在を初めて知ったのは，平成７年６月に被告から警告書を受け取った時点であると主張して，被告へのフリーライドの意図を否定し，それに沿う証拠（甲５３）を提出する。
しかし，前記認定のとおり，原告の本件各商標の出願に先行して若者向け服飾雑誌等に被告がインディアンブランドの商品を販売していることが掲載されており，それらの雑誌の中には，原告の商品の宣伝広告が掲載されたものもあったのであり，ほかに，「これまでビームスなどでも扱っていたが，今秋から東洋エンタープライズが大々的に展開。」（甲２６の２，乙３６）などと被告がビームス等で米国インディアンブランドの衣料品を販売していることを示唆する記事が雑誌に掲載されていたところであり，ブランドビジネスを展開する原告が，被告から警告書を受け取って初めて同社のビジネス展開を認識したとは到底考えられないから，上記証拠によっては原告の上記主張を認定することができず，ほかに上記主張を認定するに足りる証拠はない。


平成３１年３月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第５０１１号意匠権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１２月１８日
判          決
原        告       株式会社グリーンベル同訴訟代理人弁護士         辻   本   希世士同                辻   本   良   和同              松   田   さとみ
同補佐人弁理士        丸山英之
被        告        グリコケミカル株式会社同訴訟代理人弁護士       小   松   陽一郎同                 川   端   さとみ
同              山崎道   雄
同              藤野睦子
同              大住   洋
同               中原明子
同              原   悠介
同              三嶋隆子
同              前嶋幸子
主          文
１被告は，別紙「物件目録」１記載の爪切りを製造し，販売し，輸入し，又は販売の申出をしてはならない。
２被告は，別紙「物件目録」２記載の爪切りを販売し，輸入し，又は販売の申出をしてはならない。
３被告は，別紙「物件目録」１及び２記載の爪切りを廃棄せよ。４被告は，別紙「物件目録」１，２及び３記載の爪切りの包装紙及び包装箱につき，「日本仕上げ」の表示をしてはならない。
５被告は，「日本仕上げ」の表示がある別紙「物件目録」１，２及び３記載の爪切りの包装紙及び包装箱を廃棄せよ。
６被告は，原告に対し，７６万１２６５円及びうち１万８７１３円に対する平成２９年６月１４日から，うち４１５３円に対する同月３０日から，うち６０万８７８２円に対する同年７月１９日から，うち６０３６円に対する同月３１日から，うち５８３４円に対する同年８月３１日から，うち４４９６円に対する同年９月３０日から，うち６５２９円に対する同年１０月３１日から，うち５１３０円に対する同年１１月３０日から，うち１０万１５９２円に対する同年１２月３１日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。７原告のその余の請求をいずれも棄却する。
８訴訟費用は，これを３分し，その２を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
９この判決は，第６項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
１主文第１項，第４項及び第５項と同旨
２被告は，別紙「物件目録」２記載の爪切りを製造し，販売し，輸入し，又は販売の申出をしてはならない。
３被告は，別紙「物件目録」１及び２記載の爪切りを廃棄し，同爪切りの製造に必要な金型を除去せよ。
４被告は，原告に対し，１３２０万円及びこれに対する平成２９年６月１４日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，後記本件意匠権を有するとともに，後記原告製品等の爪切りを販売等している原告が，後記被告各製品を販売等している被告に対し，①後記被告製品１の製造等が後記本件意匠権を侵害するとして，意匠法３７条１項に基づき被告製品１の製造等の差止め，同条２項に基づき被告製品１の廃棄等を請求し，意匠権侵害の不法行為に基づき，原告の損害４４０万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成２９年６月１４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求し，②後記被告製品２の販売等が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当するとして，同法３条１項に基づき被告製品２の販売等の差止め，同条２項に基づき被告製品２の廃棄等を請求し，同法４条に基づき，原告の損害４４０万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求し，③「日本仕上げ」の表示がある後記被告各製品の販売等が同法２条１項１４号の不正競争に該当するとして，同法３条１項に基づき被告各製品の包装紙及び包装箱についての「日本仕上げ」の表示の差止め，同条２項に基づき同表示がある被告各製品の包装紙及び包装箱の廃棄を請求し，同法４条に基づき，原告の損害１３２０万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお，上記③の損害には，上記①で賠償請求している被告製品１に係る損害及び上記②で賠償請求している被告製品２に係る損害が含まれていることから，原告は１３２０万円を上限として損害賠償請求することとしている（上記①ないし③の各損害賠償請求権の併合態様は，単純併合と解される。）。２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
原告及び被告は，いずれもネイルケア製品，耳かき及び化粧小物の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件意匠権に基づく請求に関する事実
ア原告の有する本件意匠権
原告は，次の意匠権（以下「本件意匠権」といい，その登録に係る意匠を「本件登録意匠」という。）を保有している。本件登録意匠は部分意匠であり，その構成は，別紙「本件登録意匠の構成」の各図面の実線で表した部分のとおりであり，その構成態様は，別紙「本件登録意匠の構成態様」のとおりである。
登録番号         第１４３７６８０号
出願日         平成２３年６月１０日
登録日         平成２４年３月９日
意匠に係る物品     爪切り
イ被告の行為
被告は，別紙「物件目録」１記載の爪切り（以下「被告製品１」という。）を中国から輸入し，少なくとも平成２８年１２月１６日から平成２９年７月１９日までの間，株式会社ドン・キホーテ（以下「ドン・キホーテ」という。）に対し，小売用に販売してきた。
被告製品１の物品は本件登録意匠の物品と同じく爪切りであり，被告製品１の意匠（以下「被告意匠」という。）は，本件意匠権の効力範囲に属する（争いがない。）。
(3)不正競争防止法２条１項１号に係る請求に関する事実
ア原告製品の製造，販売