前記第１および第２のプルダウンＦＥＴのゲートは前記ワード線選択アドレス信号に応答し，前記第１のノードは選択的にプルアップまたはプルダウンされ，前記レベルシフタは，前記ワード線選択アドレス信号に応答することにより，前記第１のノードから前記パスＦＥＴのゲートへと前記高レベ
ル電圧を選択的に供給するように動作する，
ことを特徴とするＤＲＡＭ。
(3)審決の内容
ア審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，本願発明は，周知技術を勘案することにより，引用発明１及び引用発明２に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明することができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
イなお，審決が認定した引用発明１及び引用発明２の内容，本願発明と引用発明１との一致点及び相違点１，２は，上記審決写しのとおりである。
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決には，以下のとおりの誤りがあるから，審決は違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（手続違背）
(ｱ)審決の理由は，本願発明と引用発明１との相違点２（ｂ）が周知技術であるというものであり，周知性を示すために引用例２（甲２）が用いられ，相違点２（ｂ）に係る構成が引用例２に記載されていると誤って認定した。
(ｲ)引用例２は審査の段階でも引用された文献であるが，その際にはいわゆる組合せによる進歩性否定であったのに対し，審決は相違点２（ｂ）に係る構成が周知技術であるという新たな拒絶理由により，本願発明について拒絶理由通知を発することなく拒絶審決をなしたものである。しかし，審査及び審決における拒絶理由は，同じ特許法２９条２項の規定によるものではあっても，進歩性否定の論理づけが異なり，異なる拒絶理由である。このような場合は，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるということができ，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に従い，新たな拒絶理由通知を発し，出願人たる原告に意見を述べさせる機会を与えることが必要であった。
(ｳ)それにもかかわらず，審決は，原告に意見を述べる機会を与えずに，相違点の判断の基礎として引用例２に記載されていると誤って判断した周知技術を用いているのであるから，この手続の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼす重大な違法である。
イ取消事由２（相違点２（ｂ）についての判断の誤り）(ｱ)審決は，相違点２（ｂ）に関し，「一般に，メモリに用いられている電界効果トランジスタが，ゲート電圧に一定以上の高電圧が印加されると容易に破壊されることは，当業者における技術常識であり，・・・メモリにおける昇圧回路において，電界効果トランジスタが破壊することのないよう，電圧を一定値以下に制限することは，例えば，上記引用例２の摘記事項（ｈ）に『昇圧回路の出力信号が電源電圧以上であって，かつ所定の値以下の電圧とされる。これにより，昇圧回路の出力信号を受ける回路素子の破壊を防止することができる。』と記載されているように，当業者における周知技術である。」（審決１７頁２～１０行）と判断している。
しかし，引用例２の「昇圧回路の出力信号を受ける回路素子の破壊を防止することができる」における回路素子とは，メモリアレイ（Ｍ－ＡＲＹ）の外側にあるＭＯＳＦＥＴＱ３５のことであって，引用例２はセルアクセストランジスタの破壊防止を開示しているのではなく，メモリアレイの外側にあるトランジスタの破壊防止を開示しているにすぎない。すなわち，引用例２においては，メモリアレイ外側にあるＭＯＳＦＥＴＱ３５のゲート絶縁膜の破壊防止は記載されているが，「ワード線に接続されたアクセス電界トランジスタ（ＦＥＴ）(３Ａ，３Ｂ)」の破壊防止は記載されていない。
したがって，本願発明のように，「ワード線に接続されたアクセス電界トランジスタ（ＦＥＴ）(３Ａ，３Ｂ)の信頼性を損なうような高論理レベル電圧(Ｖｐｐ)＋２ｘＦＥＴの閾値電圧(２Ｖｔｎ)を超えないように調整」するという特徴は技術常識でもなければ，周知技術ともいえない。
本願発明は，特許請求の範囲に記載しているように，ＤＲＡＭのメモリセル内部のアクセス電界効果トランジスタのゲートに印加されるワード線の電圧を問題にしている発明であるにもかかわらず，審決はそれを無視して，単に半導体メモリ素子という広い概念を利用することにより，引用発明１に対して引用例２に記載されているという周知技術を適用しており，違法である。
(ｲ)下限値について
審決は，「引用発明において，『昇圧電圧』の下限を，本願発明のように，『当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋閾値電圧』とすることは，当業者であれば当然になし得たことである。」（審決１６頁下から２行～１７頁１行）と判断するが，誤りである。すなわち，引用例１と複数の著者が同じで題名も同じ文献である「A45-ns16-Mbit    DRAMwith    Triple-WellStructure   」IEEE   JOURNALOFSOLID-STATECIRCUITS,VOL.   24,NO.5,   OCTOBER1989」（甲２７。以下「甲２７文献」という。）を参照すれば，引用発明１の昇圧電圧Ｖｂｓの下限値はＶｉｎｔ－ｖｔ（約３．３Ｖ）となっているのであって，この電圧値は本願発明の高レベル電圧の下限値である「高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧（Ｖｄｄ＋Ｖｔｎ）」（＝４Ｖ＋約０．７Ｖ＝約４．７Ｖ）よりもずっと低い。一方，本願発明のＤＲＡＭでは，アドレス信号を入力してメモリセルの読み出し書き込みをするときだけではなく，当該ＤＲＡＭの機能している間，前記高レベル電圧の下限が高論理レベル電圧＋閾値電圧（Ｖｄｄ＋Ｖｔｎ）に保たれている。審決はこの相違点について容易性の判断をしておらず，違法である。
(ｳ)上限値について


また，審決は，「メモリの信頼性を損ねることがあったので，本願発明においては，電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを超えないようにしたという程度のことであって，電界効果トランジスタの破壊，及びそれに伴うメモリの信頼性低下という観点から見て，電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎという上限値に格別の技術的意味があるとは認められない。」（審決１８頁２～６行）と判断しているが，誤りである。
審決は単に「・・・ようにしたという程度のことである」などという安易な認定をしているが，本願発明の発明者は，Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎの過剰電圧をセルアクセストランジスタのゲートに印加すると信頼性を損ねることを初めて見いだし，「ワード線に接続されたアクセス電界トランジスタ（ＦＥＴ）(３Ａ，３Ｂ)の信頼性を損なうような高論理レベル電圧(Ｖｐｐ)＋２ｘＦＥＴの閾値電圧(２Ｖｔｎ)を超えないように調整」するという具体的な特徴に至ったのである。
(ｴ)以上のとおり，「したがって，引用発明において，当該周知技術を適用し，ＤＲＡＭが機能している間，『昇圧電圧』を，電界効果トランジスタが破壊することのないような低い電圧とすること，すなわち，『昇圧電圧』を『ＤＲＡＭの信頼性を損なうような』電圧とならないように低く抑えることは，当業者が容易になし得たことである。」（審決１７頁１１～１５行）との審決の判断は誤りである。
ウ取消事由３（相違点２（ｃ）についての判断の誤り）(ｱ)審決は，相違点の２（ｃ）に関して，「引用発明における『昇圧電圧』は，メモリの動作に支障を来すことがない程度に一定となっているものと認められる。」と認定しているが，誤りである。
すなわち，引用発明１では，引用例１の図４の説明から明らかなように，ブートストラップ回路を用いている。しかし，本件明細書の段落【０００６】の記載から明らかなとおり，ブートストラップ回路では，電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを越えてしまう。したがって，引用発明１の「昇圧電圧」では，電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを越えてしまい，メモリの動作に支障を来すことがない程度に一定となっていないことは明らかである。また，引用発明２もブートストラップ回路を用いる発明である。これに対して，本件明細書の段落【０００８】に「本発明は，ダブルブートストラッピング回路の必要性を無くし，」と記載されていること，ブートストラップ回路が電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを越えてしまい一定の電圧をもたらさないという事実から，本願発明は，ブートストラッピング（bootstrapping）を行う回路を一切廃したものであって，ブートストラップ回路を使用せずに高レベル電圧を実質的に一定である電圧に調整している発明である。
このように，引用発明１から出発して本願発明に至るためには，引用発明１からブートストラッピングを行う回路を除去しなければならず，このようなことの動機も示唆もない状況において，引用発明１からブートストラッピングを行う回路を除去して本願発明の構成に至ることは当業者には容易想到ではない。したがって，引用発明１及び引用発明２から，本願発明の進歩性を否定することはできない。
(ｲ)この点に関し，被告は，引用例１の図７によれば，引用発明１におけるワード線「ＷＤＲＶｋ」が速やかにほぼ一定の値となっていることが明らかであるから，引用発明１における昇圧電圧が一定でないという原告の主張は誤りであると主張する。
しかし，引用発明１では，当該メモリが機能している間，昇圧電圧Ｖｂｓが低電圧（約３．３．Ｖ）のときがあり，その後，約５．７Ｖへと上昇しているのであって，実質的に一定となっていない。このことは，甲２７文献をみれば明らかであり，甲２７文献によると，引用発明１は，当該メモリが機能している間，昇圧電圧が約３．３Ｖと約５．７Ｖとの間で上昇・下降を繰り返しており，いずれにしても実質的に一定となってはいないことは明らかである。
これに対して，本願発明は，高レベル電圧はアドレス信号入力時に既に実質的に一定の高い電圧値であり，ワード線が駆動していない間も高レベル電圧は一定であってその都度高い電圧に上昇させる必要はなく，メモリ動作速度が速いという効果が得られるのであって，引用発明１とは大きな差違がある。
(ｳ)上記(ｲ)に関し，被告は，「ＤＲＡＭが機能している間」とは「ワード線駆動機能」が働いている期間であると主張するが，誤りである。すなわち，本願発明には，「ワード線が駆動されている間」との表現は存在しないのであって，「ＤＲＡＭが機能している間」とは，ＤＲＡＭが何らかの機能を発揮している間の意味であり，ワード線が駆動されている間だけに限られない。例えば，ＤＲＡＭに電源が入ってから電源が切れるまで，当該ＤＲＡＭが何らかの機能を発揮している間を意味する。引用発明１においては，ＤＲＡＭに電源が入ってから電源が切れるまでの間に，昇圧電圧Ｖｂｓが明らかに上昇下降を繰り返していて一定ではないことは明らかである。
(ｴ)さらに，被告は，「前記高レベル電圧」が「２次デコーダ」の出力電圧であることを意味するものであることが明らかであると主張しているが，誤りである。すなわち，本願発明において，一定電圧値である高レベル電圧（Ｖｐｐ）は，レベルシフタ６に含まれるＰ－チャネルトランジスタ７Ａ，７Ｂのソースに直接印加されている。その印加電圧は，Ｖｐｐ（高レベル電圧）であり，それが上下することはない。２次デコーダも動作するために電源電圧を必要としており，そのための電源電圧が高レベル電圧Ｖｐｐなのであり，請求項１の表現『２次デコーダ出力レベルを与える』とは，高レベル電圧Ｖｐｐが２次デコーダに電源電圧を与えるという意味である。仮に被告の主張どおりだとすると，本願発明においては，請求項１に明記しているように，「前記高レベル電圧が前記第１および第２のプルアップＦＥＴのソースに直接印加され」ているＤＲＡＭが本来の機能を発揮しなくなる。レベルシフタのトランジスタ７Ａ及び７Ｂのソースに接続されているラインの電圧は常に高レベル電圧値Ｖｐｐであって，ライン１５上の電圧と常に一致するわけではないのである。
２請求原因に対する認否


請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由１に対し
ア原告の主張(ｱ)   につき
原告は，被告が相違点２（ｂ）に係る構成が引用例２に記載されていると誤って認定したと主張するが，次のとおり，失当である。相違点２（ｂ）の構成は，高レベル電圧が，当該ＤＲＡＭが機能している間，①前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧と②ＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の電圧とする点である。しかし，審決の判断内容をみれば，審決が上記①及び②の構成そのものが引用例２に記載されているとも，周知性が高い技術事項とも認定していないことは明らかである。
したがって，審決において，相違点２（ｂ）に係る構成が引用例２に記載されているという認定がなされていることを前提とする原告の主張は，誤りである。
イ原告の主張(ｲ)   につき
原告は，引用例２は審査の段階ではいわゆる組合せによる進歩性否定に用いられたのに対し，審決においては周知技術であるという理由に用いられた点は新たな拒絶理由であるから，審判手続において被告が原告に意見を述べる機会を与えなかったことは特許法５０条違反になる旨主張する。確かに，審査段階での拒絶理由と審決とを比較すると，審査段階では，引用発明１と引用例２に記載された技術とから本願発明が容易推考であると認定しているのに対して，審決は，引用例２を組み合わせるまでもなく引用発明１のみから本願発明が容易推考と認定し，当業者の技術水準を示すための周知例として引用例２を例示したものであるといえる。しかし，引用例１及び引用例２は，いずれも審査段階の当初より原告に提示されたものであるから，原告がこれらの刊行物を検討し意見を述べる機会は十分にあったものである。また，本願の出願経過からみて，原告は，審判請求時には，引用例１及び引用例２の両刊行物を検討した上で，「高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧の２倍よりも低い電圧」という構成が推考容易であると認識していたものである。
したがって，新たな拒絶理由を通知しなかったことが，意見書の提出及び補正の機会を奪うものでなかったことは明らかであるから，本願の審判手続には，原告の主張するような特許法５０条に違反する手続違背はない。
(2)取消事由２に対し
ア原告の主張(ｱ)   につき
(ｱ)原告は，「一般に，メモリに用いられている電界効果トランジスタが，ゲート電圧に一定以上の高電圧が印加されると容易に破壊されることは，当業者における技術常識であり，」との審決の認定が誤りであると主張する。
しかし，上記審決の認定が正しいことは，乙４（特開昭６０－５７６５９号公報。以下「乙４文献」という。），乙５（特開昭６１－１４４８５７号公報。以下「乙５文献」という。），乙６（特開昭６１－１４７６４号公報）の記載から明らかである。
(ｲ)原告は，「メモリにおける昇圧回路において，電界効果トランジスタが破壊することのないよう，電圧を一定値以下に制限することは，・・・当業者における周知技術である。」との審決の認定は誤りであるとし，その理由として，引用例２はセルアクセストランジスタの破壊防止を開示しているのではなく，メモリアレイの外側にあるトランジスタの破壊防止を開示しているにすぎないなどと主張する。
しかし，審決は，「ワード線に接続されたアクセス電界トランジスタ（ＦＥＴ）(３Ａ，３Ｂ)の信頼性を損なうような高論理レベル電圧(Ｖｐｐ)＋２ｘＦＥＴの閾値電圧(２Ｖｔｎ)を超えないように調整」するという特徴が周知技術であると判断したものではない。審決は，メモリアレイの中にあるセルアクセストランジスタとも外側のトランジスタとも区別せず，メモリ内の昇圧回路の出力を受ける電界効果トランジスタ全般に対して上記のような周知技術の認定をしているのである。そして，一般に，メモリ内には種々の機能を有する電界効果トランジスタが無数に組み込まれているところ，それらは同一の構造（いわゆるＭＯＳ構造）を有しており，過電圧に弱いという性質はすべての電界効果トランジスタについてあまねくいえることであるから，上記のような認定が正しいことは明らかである。
イ原告の主張(ｲ)（下限値）につき
引用発明１においても，ワード線電圧である「ＷＤＲＶｋ」が，昇圧電圧である一定の電圧に速やかに収束して安定し，ワード線が駆動されている間において「昇圧電圧」が一定に制御されているから，引用発明１の昇圧電圧が本願発明の高レベル電圧の下限値よりずっと低い値になることはない。なお，アドレス信号が入る前の時点についていえば，本願発明においては，高レベル電圧が２次デコーダの出力値Ｖｓｓであることから，当該「高レベル電圧」は，原告の主張する本願発明の電圧の下限値４．７Ｖどころか引用発明１より低い電圧になっていることが明らかである。したがって，原告の主張は誤りである。
ウ原告の主張(ｳ)（上限値）につき
ＦＥＴの構造・形状により破壊電圧は異なるのであるから，Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎという上限値が技術的意味を持たないことは明らかである。現に，本願明細書の記載を見ても，従来，昇圧電圧が電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎ（「高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧」に相当）を超えるように設計されていたところ，メモリの信頼性を損ねたので，その値を超えないようにした旨が記載されているのみであり，Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎという上限値は，実験等により技術的に意味のある値を見いだしたものではなく，たまたま原告が使用していたメモリ内のＦＥＴが「高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧」を超えると壊れてしまったという偶然の事象に基づいて決定されたにすぎないものであって，当該上限値が技術的意義を有していないことに疑いの余地はない。


この点に関し，原告は，具体的数値を示して，引用発明１の出力電圧ＷＤＲＶｋの上限値（約５．７Ｖ）は，本願発明における高レベル電圧（Ｖｐｐ）の上限値（５．４Ｖ）よりも大きいなどと主張するが，ＶｄｄやＶｔｈがどのような値かは不明であるから，原告の主張は，原告にとって都合のよい仮定に基づくものであり，この点においても原告の主張が誤りであることは明らかである。
エ原告の主張(ｴ)   につき
上記(ｲ)のとおり，技術的意義を有しない上限値を特定することに対して，当業者が適宜なし得る程度のことであると判断するのは当然のことであり，この点に関する審決の判断に誤りはない。
(3)取消事由３に対し
ア原告は，(ｱ)   において，本願発明がブートストラップ回路を使用しないものであると主張するが，ブートストラップ回路を使用しないことについては，本願の願書（平成１４年１１月１４日付け）に最初に添付された明細書（甲４。以下「当初明細書」という。）の請求項１では「上記変換手段は電圧昇圧用のブーストコンデンサを有さない」と特定されていた構成を補正により削除し，現在の請求項１（本願発明）には記載も示唆もないのであるから，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであって，誤りである。
また，引用例１（甲１）の図４に記載された回路における昇圧電圧がメモリの動作に支障を来すことがない程度に一定であることは，当該回路がメモリ用に設けられたものであることから自明な事項であり，実際，引用例１の図７によれば，引用発明１におけるワード線「ＷＤＲＶｋ」が速やかにほぼ一定の値となっていることが明らかであるから，引用発明１における昇圧電圧が一定でないという原告の主張も誤りである。仮に，本願発明がブートストラップ回路を使用しないものであるとしても，本願明細書（平成１８年７月１０日付け補正後のもの，甲１０）の「ワード線はＮＡＮＤゲート５の入力に加えられるアドレスＡｉｊによって選択される。従来技術に於いては，ダブルブートストラップ回路がＮＡＮＤゲート５とワード線との間で接続されていた。」（段落【００１４】）との記載によれば，本願発明において使用を廃した「ブートストラップ回路」とは，アドレスＡｉｊが加えられるＮＡＮＤゲート５とワード線との間に設けられる「ブートストラップ回路」を意味するものであることが明らかである。そして，引用例１の図４の回路では，ブートストラップ回路は，ＸＶＡＬＩＤが入力されるインバータとｐチャネル電界効果トランジスタ７Ａ，７Ｂ，１４Ａとの間に設けられているのであり，本願発明において使用を廃した「ブートストラップ回路」は引用発明１においても設けられていないことが明らかである。
したがって，仮に本願発明がブートストラップ回路を使用しないものであるという原告の主張を認めたとしても，本願発明と引用発明１との間に原告が主張するブートストラップの有無に関する差異は存在せず，原告の上記主張は誤りである。
イ次に，原告は，(ｲ)   において，引用発明１は当該メモリが機能している間，昇圧電圧が約３．３Ｖと約５．７Ｖとの間で上昇・下降を繰り返しており，いずれにしても実質的に一定となってはいないと主張する。しかし，昇圧電圧が一定かどうかに関し，「ＤＲＡＭが機能している間」とは「ワード線駆動機能」が働いている期間であるから，引用発明１もその期間において昇圧電圧が一定に制御されていることは明らかであり，約３．３Ｖと約５．７Ｖとの間で上昇・下降を繰り返すものではないから，原告の主張は誤りである。
また，原告は，本願発明は，高レベル電圧はアドレス信号入力時に既に実質的に一定の高い電圧値であり，その都度高い電圧に上昇させる必要はなく，メモリ動作速度が速いという効果が得られると主張する。しかし，本願発明の「高レベル電圧」が「ＤＲＡＭが機能している間，実質的に一定である」という事項についてみると，当初明細書（甲４）等には，「高レベル電圧」が「ＤＲＡＭが機能している間，実質的に一定である」ということはもちろん，「一定」という言葉さえ記載されていない。そして，本願発明は，請求項１の記載及び「ワード線（パストランジスタゲート）駆動電圧が，ワード線を駆動するのに必要な電圧以上にならないように，制御されている電圧に合わせて，正確に，ワード線駆動電圧を，制御する回路を提供することを目的とする。」（段落【０００８】，甲１０）という記載等から明らかなように，専ら「ワード線駆動機能」のみに特徴を有するものであるから，本願発明の「高レベル電圧」が「ＤＲＡＭが機能している間，実質的に一定である」とは，（メモリの読み書き等の動作の際に）ワード線が駆動されている間（すなわち，「ワード線駆動機能」が働いている期間）にメモリの動作に支障がない程度に一定であることを意味するものであり，ワード線が駆動されていない間（すなわち，「ワード線駆動機能」が働いていない期間）までも「高レベル電圧」が一定であることを意味するものでないことは明らかである。
この点に関し，本願発明には，「高レベル電圧」について「２次デコーダ出力レベルを与える前記高レベル電圧は・・・」と記載されており，本願明細書（甲１０）の段落【００１８】及び図１の記載から，「前記高レベル電圧」が「２次デコーダ」の出力電圧であることを意味するものであることが明らかである。そうすると，「２次デコーダ」の出力電圧がワード線を駆動していないときに低レベル（通常はＶｓｓ）に落ちていることは当業者の技術常識（例えば，引用例２の第３図参照）であるから，本願の「高レベル電圧」はワード線が駆動されているときにのみ高電圧となり，ワード線を駆動していないときには低電圧となるものであることが明らかである。
したがって，この点からも，本願発明の「高レベル電圧」が「ＤＲＡＭが機能している間，実質的に一定である」とは，ワード線が駆動されている間にメモリの動作に支障がない程度に一定であることを意味するものであり，ワード線が駆動されていない間までも「高レベル電圧」が一定であると解する余地がないことは明白である。


ウさらに，原告は，(ｴ)   において，上記イの被告の主張どおりだとすると，前記高レベル電圧が前記第１および第２のプルアップＦＥＴのソースに直接印加されているＤＲＡＭが本来の機能を発揮しなくなると主張するが，本願発明において「当該ＤＲＡＭが機能している間，・・・実質的に一定である電圧に調整され」ているのは，レベルシフタへの電源供給ラインではなく，ライン１５の「高レベル電圧」であるから，原告の上記主張は失当である。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)   （特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
２容易想到性の有無
審決は，本願発明は引用発明１及び引用発明２に基づいて当業者が容易に想到できるとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。
(1)本願発明の意義
ア本願明細書（特許請求の範囲は平成２１年５月１３日付け本件補正後のもの〔甲２０〕，発明の詳細な説明は平成１８年７月１０日付け補正後のもの〔甲１０〕，図面は当初明細書〔甲４〕に基づくもの）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
【請求項１】前記第３，１(2)   のとおり。
(ｲ)発明の詳細な説明
・「【産業上の利用分野】本発明はＣＭＯＳ型ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）に関し，更に詳説すれば，ワード線のドラ
イバに関する」（段落【０００１】）
・【従来の技術】
・「ＤＲＡＭ設計の初期においては，もっぱら，ＮチャンネルディバイスであるＮＭＯＳ型ＦＥＴが使用された。Ｖｄｄ＋Ｖｔｎレベル信号を選択されたワード線に通すためには，少なくともＶｄｄ＋２Ｖｎで，パストランジスタのゲートをドライブさせなければならなかった。更に，このようにして，比較的高速なメモリを助けるために，適度な時間内に，充分なドライブはワード線でＶｄｄ＋２Ｖｔｎ以上の電圧を達成するために，パストランジスタのゲートは充分な高電圧に駆動される。このような，ディバイスでは，ワード線駆動信号は，良く知られているダブルーブートストラップ回路にコンデンサを用いた。」（段落【０００５】）
・「上述の回路においては，ブートストラッピング電圧回路は，電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを越えるように設計されているが，これは，温度および，電力供給，プロセスの変動によって，パストランジスタ駆動電圧がＶｄｄ＋２Ｖｔｎ以下に低下するようなことが無いように保証するためである。」（段落【０００６】）
・「しかしながら，小型のＶＬＳＩメモリにおいては，ブートストラップ回路によって供給される高電圧が，該メモリの許容電圧を超えることができるので，そのため，該メモリの信頼性が損なわれた。」（段落【０００７】）
・「【発明の目的と構成】本発明は，ワード線（パストランジスタゲート）駆動電圧が，ワード線を駆動するのに必要な電圧以上にならないように，制御されている電圧に合わせて，正確に，ワード線駆動電圧を，制御する回路を提供することを目的とする。本発明は，ダブルブートストラッピング回路の必要性を無くし，更に，メモリセルアクセストランジスタを，完全に始動するのに必要な電圧以上の電圧が発生しないことを保証する。従って，信頼性を損なうような過剰電圧を防ぐと共に，正確な駆動電圧が得られる。」（段落【０００８】）・「【発明の実施の形態】第１図に示されるように，ＣＭＯＳ型ＤＲＡＭはワード線１とビット線２Ａ，２Ｂ等を有している。アクセストランジスタ３Ａ，３Ｂは，それぞれワード線１に接続されているゲートを有すると共に，それぞれビットチャージ記憶コンデンサ（BITCHARGESTORINGCAPACITOR)４Ａ，４Ｂ等に接続されているソースを有している。ビットチャージ記憶コンデンサ４Ａ，４Ｂは，更にアースに接続されている。アクセストランジスタ３Ａ，３Ｂ等のドレインは，それぞれ，ビット線２Ａ，２Ｂ等に接続されている。」（段落【００１１】）
・「論理信号Ｖｄｄ＋Ｖｔｎを，アクセストランジスタ３Ａ，３Ｂ等のゲートに加えると，ビットライン２Ａ，２Ｂ等のＶｄｄレベルは，書き込みサイクル中に，対応するコンデンサ４Ａ，４Ｂ等に，完全に転送される。従来技術に於いては，アクセストランジスタ３Ａ，３Ｂ等のゲートに於いてＶｄｄ＋Ｖｔｎ以上の電圧を保証する為に，Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎ以上の電圧をＮ－チャンネルパストランジスタに印加しなければならなかった。」（段落【００１２】）
・【図１】本願発明の実施例に基づくＤＲＡＭの概略ダイアグラム・「従来技術のＤＲＡＭでは，例えば，ビットチャージ記憶コンデンサ４Ａと，それに対応するアクセストランジスタ３Ａとを組み合わせて，メモリセルが形成される。」（段落【００１３】）・「ワード線はＮＡＮＤゲート５の入力に加えられるアドレスＡｉｊによって選択される。従来技術に於いては，ダブルブートストラップ回路がＮＡＮＤゲート５とワード線との間で接続されていた。」（段落【００１４】）


・「本発明に於いては，論理レベルＶｄｄ＋Ｖｔｎ以上の電圧Ｖｐｐが利用されている。レベルシフタ６は一対の交差結合されたされたＰ－チャンネルトランジスタ７Ａ，７Ｂで形成されている。交差結合されたＰ－チャンネルトランジスタ７Ａ，７Ｂのソースは電圧ソースＶｐｐに接続されている。レベルシフタ６は第一制御ノード８Ａ，第二制御ノード８Ｂを，それぞれ構成する。」（段落【００１５】）・「インバータ９を介して，ＮＡＮＤゲート５は，Ｎ－チャンネルＦＥＴ１０に接続されている。Ｎ－チャンネルＦＥＴ１０は，アースに接続されているソースを有すると共に，第一制御ノード８Ａに接続されているドレインを有している。」（段落【００１６】）・「ＮＡＮＤゲート５の出力はＮ－チャンネルＦＥＴ１１のゲートに接続されている。更に，Ｎ－チャンネルＦＥＴ１１は，アースに接続されているソースを有すると共に，第二制御ノード８Ｂに接続されているドレインを有している。第三のＮ－チャンネルＦＥＴ１２は，アースに接続されているソースを有すると共に，Ｎ－チャンネルＦＥＴ１１のドレインに接続されているドレインを有し，更に，第一制御ノード８Ａに接続されているゲートを有している。（段落【００１７】）・「第一制御ノード８Ａ（又は，第一制御ノード８Ａのバッファーされたバージョン）は，パストランジスタ１４Ａのゲートと，プルダウントランジスタ１３Ａのゲートとに，印加されている。パストランジスタ１４ＡのソースはＶｐｐ線，すなわち，Ｖｓｓ又はＶｐｐレベルを供給する２次デコーダの出力に接続されている一方，そのドレインはワード線１に接続されている。プルダウントランジスタ１３Ａは，そのソースがアースに接続されている一方，そのドレインがワード線１に接続されている。」（段落【００１８】）
・「以下に，先ず，ワード線１が選択されていない場合の動作について説明する。ＮＡＮＤゲート５の，少なくとも一つのアドレス入力がロー（LOW）であり，ＮＡＮＤゲート５の出力をハイ（HIGH）にする。従って，インバータ９の出力をローにする。ＮーチャンネルＦＥＴ１１はイネーブルされて，第二制御ノード８Ｂをアースに接続する。Ｎ－チャンネルＦＥＴ１０は，ディスエーブルされて，クロスカップルされたＰ－チャンネルトランジスタ７Ａを介して，第一制御ノード８ＡをＶｐｐにする。Ｎ－チャンネルＦＥＴ１２は，このようにして，イネーブルされて，第一制御ノード８Ａがハイに維持されることを保証する。Ｖｐｐレベルにある第一制御ノード８Ａはパストランジスタ１４Ａをディスエーブルする一方，プルダウントランジスタ１３Ａをイネーブルして，ワード線１をアースに保持する。このようにして，アクセストランジスタ３Ａ，３Ｂは，イネーブルされず，コンダクトされることもない。従って，ビットチャージ記憶コンデンサ４Ａ及び４Ｂに，記憶されたチャージは，このようにして保持されて，ビット線に読み出されることはない。」（段落【００１９】）・「次に，ワード線１が選択されている場合の動作について説明する。電圧レベルがＶｄｄである論理ハイレベル（高論理レベル）のアドレス信号が全てのＮＡＮＤゲート５の入力に加わると，ＮＡＮＤゲート５の出力は，ローレベルになる。インバータ９の出力は，ハイレベルになる一方，Ｎ－チャンネルＦＥＴ１０はイネーブルされ，第一制御ノード８Ａをアースに接続する。このようにして，クロスカップルされたＰ－チャンネルトランジスタ７Ｂは，イネーブルされ，更に，第二制御ノード８ＢはＶｐｐに接続される。又，クロスカップルされたＰ－チャンネルトランジスタ７Ａは，ディスエーブルされて，第一制御ノード８Ａがアースに維持される。更に，Ｎ－チャンネルＦＥＴ１２がディスエーブルされて，クロスカップルされたＰ－チャンネルトランジスタ７Ｂを介して，第二制御ノード８ＢがＶｐｐに維持される。第一制御ノード８Ａのアースレベル電圧によって，プルダウントランジスタ１３Ａがディスエーブルされる一方，パストランジスタ１４Ａはイネーブルされて，ワード線１にＶｐｐレベルの電位が加わる。ワード線１の電圧は，このようにして，ワード線１が選択されているか否かに基づいて，制御されて，アースとＶｐｐとの間で切り替えられる。電圧ＶｐｐをＶｄｄ＋Ｖｔｎに制御することによって，セルアクセストランジスタ３Ａ，３ＢのゲートにはＶｄｄ＋Ｖｔｎが加わることとなる。しかしながら，電圧Ｖｐｐは，ＤＲＡＭの信頼性を損なうような過剰電圧より低い値になるように選択される。」（段落【００２０】）
イ上記記載によると，本願発明は，ＣＭＯＳ型ＤＲＡＭのワード線のドライバに関し，従来のブートストラッピング電圧回路では電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを越えるように設計されているため，そのような回路によって供給される高電圧はメモリの許容電圧を超えることがあり該メモリの信頼性が損なわれるという課題があったところ，請求項１に記載されたような構成を採用することによって，ダブルブートストラッピング回路の必要性をなくし，更に，メモリセルアクセストランジスタを，完全に始動するのに必要な電圧以上の電圧が発生しないようにして，信頼性を損なうような過剰電圧を防ぐと共に正確な駆動電圧を得られるＤＲＡＭ，という発明であると認めることができる。
(2)引用発明１の意義
ア引用例１（甲１）には，次の記載がある。


・「Figure4shows   circuitschematicsof   thewordlinedriver,   whichincorporatesone    ofthe    rowaddress    decodingstages    andusesP-channeltransistorsas   thedriverswhich   operateinthe   trioderegion,achievingfast   rowdecodingand   wordlinebootstrapping.」（４図はワード線ドライバの回路図を示す。この回路図は，一つの行アドレスデコーディング段を含み，トライオード領域で動作するドライバとしてＰチャネルトランジスタを用い，高速行デコーディング及びワード線ブートストラッピングを達成する。２４８頁左欄４５行～４９行。ただし，上記訳文は，原告準備書面（第５回）１５頁による。）・FIGURE４（第４図）（CircuitSchematicsof   decodedwordlinedriver，なお，図中に付されている番号は，対比のために判決において付した。）・FIGURE７（第７図）（Operatingwaveformsof   internalsignals）（内部信号の駆動波形）
イ上記記載によれば，引用発明１は，審決（６頁～７頁）も認定したとおり，次の内容の発明であることが認められる。
「電荷蓄積コンデンサ及びｎチャネル電界効果トランジスタを有するメモリセルであり，該ｎチャネル電界効果トランジスタのドレイン・ソース回路がビット線と前記電荷蓄積コンデンサとの間に接続され，前記ｎチャネル電界効果トランジスタのゲートがワード線ＷＤＲＶｋに接続されてい
るメモリセル；及び
レベルシフタ及びｐチャネル電界効果トランジスタ１４Ａを有するワ
ード線ＷＤＲＶｋのドライバー；
を備えたＤＲＡＭであって：
前記ワード線ＷＤＲＶｋのドライバーは，それぞれ高論理レベル電圧又は低論理レベル電圧を選択的に有する複数のアドレス信号（ＡｉＲ，ＡｊＲ）をデコードして，そのデコードした信号及びデコードした信号の反転信号を前記ｎチャネル電界効果トランジスタ１１及び１０のゲートに供給し，昇圧回路を構成しているコンデンサから得られる昇圧電圧を前記ｐチャネル電界効果トランジスタ１４Ａを通じて選択的に前記ワード線ＷＤＲＶｋに印加することによりワード線を駆動する動作を行い，前記レベルシフタは，ｐチャネル電界効果トランジスタ７Ａ及び７Ｂと前記ｎチャネル電界効果トランジスタ１０及び１１と／ＲＥＳＥＴ信号がゲートに供給されるｎチャネル電界効果トランジスタ１２を含み；前記昇圧電圧が前記ｐチャネル電界効果トランジスタ７Ａ及び７Ｂの
それぞれのソースに印加され，
前記ｐチャネル電界効果トランジスタ７Ａのドレインと第１のノード
との間に電流経路が形成され，
前記ｐチャネル電界効果トランジスタ７Ｂのドレインと第２のノード
との間に電流経路が形成され，
前記ｎチャネル電界効果トランジスタ１０のドレインと前記第１のノ
ードとの間に電流経路が形成され，
前記ｎチャネル電界効果トランジスタ１１のドレインと前記第２のノ
ードとの間に電流経路が形成され，
第１のノードの電圧が前記ｐチャネル電界効果トランジスタ７Ｂのゲ
ートに印加され，
第２のノードの電圧が前記ｐチャネル電界効果トランジスタ７Ａのゲ
ートに印加され，
前記ｎチャネル電界効果トランジスタ１０および前記ｎチャネル電界効果トランジスタ１１のゲートは，前記複数のアドレス信号（ＡｉＲ，ＡｊＲ）に応答し，前記第１のノードは選択的にプルアップまたはプルダウ
ンされ，
前記レベルシフタは，前記複数のアドレス信号（ＡｉＲ，ＡｊＲ）に応答することにより，前記第１のノードから前記ｐチャネル電界効果トランジスタ１４Ａのゲートへと前記昇圧電圧を選択的に供給するように動作する，ことを特徴とするＤＲＡＭ。」
(3)引用発明２の意義
アまた，引用例２（甲２）には，次の記載がある。
・「〔従来の技術〕
情報記憶用キャパシタとアドレス選択用のＭＯＳＦＥＴにより構成される１ＭＯＳＦＥＴ型メモリセルを用いたダイナミック型ＲＡＭ等の半導体集積回路装置においては，上記アドレス選択用ＭＯＳＦＥＴのゲートに結合される，ワード線の選択レベルを電源電圧以上の電圧に昇圧する昇圧回路（ブートストラップ回路）が設けられる。この理由は，上記メモリセルにおけるアドレス選択用ＭＯＳＦＥＴのゲート（ワード線）レベルを電源電圧以上に高くして，記憶用キャパシタへの書込みあるいは再書込みハイレベルが上記ＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧により低下してしまうのを防止するとともに，メモリセルからの情報読み出し時に，高速にしかも効率よく信号をデータ線に伝達するためである。」
（２頁左上欄１３行～右上欄８行）
・「〔実施例〕
第２図には，この発明に係る昇圧回路を含むダイナミック型ＲＡＭの一実施例のブロック図が示されている。」（２頁右下欄７行～１０行）・「第１図には，上記タイミング制御回路ＴＣのワード線選択タイミング信号発生回路に含まれる昇圧回路の一実施例の回路図が示されている。この昇圧回路は，ロウアドレスストローブ信号／ＲＡＳに基づいて形成されたこれと同相の内部タイミング信号ｒａｓＡを受け，電源電圧Ｖｃｃより高い出力電圧とされたワード線選択タイミング信号φｘを形成する。」（５頁右上欄６行～１３行）
・「タイミング信号φｘは，第２図に示すように，ロウアドレスデコーダＲ－ＤＣＲに供給される。
第３図には，上記ロウアドレスデコーダＲ－ＤＣＲの一実施例の回路図が示されている。ロウアドレスデコーダＲ－ＤＣＲは，特に制限されないが，ロウデコーダＲ－ＤＣＲ１とＲ－ＤＣＲ２との組み合わせによって構成される。第３図には，第１及び第２のデコーダＲ－ＤＣＲ１及びＲ－ＤＣＲ２の１単位回路が代表として示されている。第３図に示す回路は，ワード線４本（Ｗ０～Ｗ３）に対応する回路である。」（６頁右下欄３行～１３行）


・「第１デコーダＲ－ＤＣＲ１は，２ビットの内部相補アドレス信号ａｘ０，ａｘｌに基づいて４通りのワード線選択タイミング信号φｘ００，φｘ０１，φｘ１０及びφｘｌｌを形成する。特に制限されないが，タイミング信号φｘ００は，アドレス信号ａｘ０及びａｘ１がロウレベル（／ａｘ０と／ａｘｌがハイレベル）にされているとき，タイミング信号φｘに同期してハイレベルにされる。」（６頁右下欄１８行～７頁左上欄５行）
・「信号／ＲＡＳのロウレベルへの立下がりに同期して，ロウアドレス信号ＡＸ０～ＡＸｉが取り込まれ，内部アドレス信号ａｘ０～ａｘｉが形成される。
内部アドレス信号ａｘ０とａｘ１がハイレベルである場合，ワード線選択タイミング信号φｘのハイレベルに同期して１つのワード線選択タイミング信号φｘ００がハイレベルに立ち上がる。この時上記ＭＯＳＦＥＴＱ３２のチャネルが信号φｘ００のハイレベルにされることによって，すでにハイレベルにプリチャージされていたゲート電圧はセルフブートストラップ作用によって高レベルに持ち上げられる。これによって，信号φｘ００は，レベル損失なく（信号φｘと同一レベルに昇圧され）ＭＯＳＦＥＴＱ３５に伝えられる。」（８頁右下欄１４行～９頁左上欄７行）
・「本発明によれば，次の効果が得られる。
（１）昇圧回路の出力信号が電源電圧以上であって，かつ所定の値以下の電圧とされる。これにより，昇圧回路の出力信号を受ける回路素子の破壊を防止することができる。」（９頁右下欄２０行～１０頁左上欄４行）
・「たとえば，第５図の回路によって，電源電圧Ｖｃｃ以上であって所定の電圧以下にされたワード線選択タイミング信号φｘを形成してもよい。第５図の昇圧回路では，ブースト容量Ｃｐｌの入力側電極に供給されるブースト信号φｄｒがローレベルの時，すなわち，ダイナミックＲＡＭの非選択状態において，ブースト容量Ｃｐ１の出力側電極がプリチャージＭＯＳＦＥＴＱ１を介して電圧Ｖｃｃ－Ｖｔｈにプリチャージされる。すなわち，プリチャージ信号ｐｃのハイレベルによりＭＯＳＦＥＴＱ１がオン状態となり，ブースト容量Ｃｐ１を電圧Ｖｃｃ－Ｖｔｈにプリチャージさせる。ダイナミックＲＡＭが選択状態となり，ブースト信号φｄｒがハイレベルになると，ブースト容量Ｃｐ１の出力側電極の電位は，ほぼ電源電圧Ｖｃｃの２倍の電圧（２Ｖｃｃ－Ｖｔｈ）に押し上げられ，電源電圧よりも高い電圧の信号φｘが得られる。信号φｘのハイレベルを制限するために，この例では，電圧制限手段が昇圧回路の出力側に設けられる。すなわち，第５図に示すように，ダイオード形態とされたＭＯＳＦＥＴＱ５９およびＱ６０による出力電圧のレベル制限回路が設けられる。これにより，信号φｘのハイレベルはＶｃｃ＋２Ｖｔｈ（ＶｔｈはＭＯＳＦＥＴＱ５９とＱ６０のしきい値電圧）に制限される。」（１０頁右上欄３行～左下欄９行）
イ上記記載によれば，引用発明２には，ＤＲＡＭのメモリセルにおけるアドレス選択用ＭＯＳＦＥＴのゲート（ワード線）レベルを電源電圧以上に高くして，記憶用キャパシタへの書込みあるいは再書込みハイレベルが上記ＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧により低下してしまうのを防止するためにＤＲＡＭにおけるワード線の電圧を電源電圧よりも高くするという技術課題について，「ロウデコーダＲ－ＤＣＲ１」の出力する「信号φｘ００」を昇圧された高レベルとする技術が記載されているものと認められる。
(4)甲２７文献の意義
ア甲２７文献（IEEE   JOURNALOFSOLID-STATE   CIRCUITS,VOL.24,NO.5,OCTOBER1989，甲２７）には，次の記載がある。・「B.DecodedWord-line   BootstrapDriver」（デコードされたワード線ブートストラップ回路ドライバ）〔１１７２頁右欄下１１行のタイト
ル〕
・「Fastword-linebootstrapping   isoneof   thekeyissues   inherenttoDRAM    designsince    word-lineselection,    exceptfor    bit-linesensing,isthe   slowestoperationin   theDRAMcritical   path.」（ビット線検出を除き，ワード線選択はＤＲＡＭクリティカルパス中の最低速度動作であるため，高速ワード線ブートストラッピングはＤＲＡＭ設計に伴う主要な問題の１つである。）〔１１７２頁右欄下１０行～
下７行〕
・「WDRVkisselectively   raisedaccordingto   anaddressinput   」（ＷＤＲＶｋは，アドレス入力に従って選択的に上昇される。）〔１１７２
頁下３行～下２行〕
・Fig８（第８図）（(a)Circuitschematicsof   word-linedriverand   (b)pulsetiming）（(a)ワード線ドライバの回路図，(b)波形のタイミング）イ上記記載によれば，甲２７文献に記載された第８図（ａ）のメモリ駆動回路は引用例１の図１の回路とほぼ同一のものと認められ，高速ワード線ブートストラッピングはＤＲＡＭ設計に伴う主要な問題の１つであり，出力ＷＤＲＶｋは，アドレス入力に従って選択的に上昇していることが認められる。
(5)原告主張の取消事由に対する判断
ア取消事由１（手続違背）について
(ｱ)本願の出願経過
ａ被告は，平成１７年１２月２２日付拒絶理由通知（甲８）において，引用例１に引用例２及び実願昭６０－１６５０９９号（実開昭６２－７３６３８号）のマイクロフィルムの構成を適用することにより，本願発明の進歩性を否定した。


ｂこれに対し，原告は，平成１８年７月１０日付手続補正書（甲１０）において，本願の請求項を補正し，補正後の請求項１において「・・・前記高レベル電圧は，全メモリ動作を通して，実質的に一定であり，かつ，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧に等しいかまたはそれよりも高く，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧の２倍よりも低い電圧であり；・・・」との電圧に関する構成を付加したが，同補正は平成１８年９月７日付けで却下された（甲１１）。しかし，原告は平成５年法律第２６号による削除前の特許法１２２条に基づき上記補正却下に対し不服の審判請求（甲１２）をしたところ，同補正却下処分は平成１９年６月２５日付けの審判により取り消された（甲１４）。
ｃその後，被告は，上記補正後の発明について，平成２０年６月６日付け拒絶理由通知（甲１５）により，引用発明１に引用例２等に記載の構成を適用することにより本願発明の進歩性を否定する旨の通知をした。
ｄこれに対し原告は，平成２０年１２月１０日付け手続補正書（甲１７）において請求項１を補正し，電圧に関する上記構成を，「・・・前記高レベル電圧は，当該ＤＲＡＭが機能している間，実質的に一定であり，かつ，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧に等しいかまたはそれよりも高く，ＤＲＡＭの信頼性を損なうような電圧よりも低い電圧であり；・・・」と補正（下線部分）するとともに，同日付け意見書（甲１６）において，「引用文献１はＦＥＴの破壊防止の観点を有しないことから，引用文献４（判決注：引用例２）の技術を引用文献１に適用することの契機がない。」と主張した。ｅしかし，被告は，「この出願については，平成２０年６月６日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶をすべきものです。」として，平成２１年１月７日付けで拒絶査定（甲１８）をした。ｆこれに対し，原告は，平成２１年４月１３日付けで拒絶査定不服の審判請求（甲１９）をし，その後，平成２１年５月１３日付け手続補正書（甲２０）によって特許請求の範囲を減縮補正し，電圧に関する上記構成を請求項１において「・・・２次デコーダ出力レベルを与える前記高レベル電圧は，当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の実質的に一定である電圧に調整され；・・・」と補正（下線が補正部分）をし，さらに，平成２１年８月１４日の手続補正書（甲２１）において，
「（４）その他の相違点について
本発明はさらに，
「Ｐ－チャンネルパスＦＥＴ」；
「２次デコーダ出力レベルを与える高レベル電圧」；及び「高レベル電圧は，高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の実質的に一定である電圧に調整され」るという技術的特徴を備えており，これらの特徴はいずれの引用文献にも記載されていない。」と主張した。
ｇ前記不服審判請求事件は不服２００９－８０１０として審査前置に付されたが，平成２１年１１月１３日付けで審査前置が解除される（甲２４）とともに，平成２２年４月２８日付けで審理が終結され（甲２６），平成２２年５月２２日付けで本件審決がなされたものである。(ｲ)ところで，平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項，５０条は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定している。その趣旨は，審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，出願人に対してその理由を通知することによって，意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは，手続の過程，拒絶の理由の内容等に照らして，拒絶理由の通知をしなかったことが出願人の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきものである。
(ｳ)これを本件について検討すると，前記(ｱ)の出願経過からみて，審査段階の拒絶理由通知（甲１５）では，本願の高レベル電圧に関する構成が，引用発明１と引用例２に記載された技術とから容易推考であると認定しているところ，審決は，全体の結論として，本願発明が，引用発明１と引用発明２に基づいて容易推考であるとしているものの，相違点２（ｂ）の検討において，引用発明１に周知技術を適用して，当該相違点が容易推考と認定していることが認められる。


しかし，上記のとおり，審決においても，引用例１を主たる引用例として引用発明を認定し，本願発明と引用発明１との相違点を認定した後，当該相違点は当業者が容易に想到することができたものであるという，拒絶理由通知と同様の進歩性判断が基本的に維持されており，その容易性の判断の具体的な検討においても，例えば，相違点２（ａ）について，「引用発明に対して，上記引用例２（甲２）に記載されている技術を適用し」，当業者が容易になし得たことであると認定判断しているから，判断の枠組みは何ら変更されていないものと認められる。確かに，審決は，相違点２（ｂ）については当業者における周知技術に基づいて容易想到と判断したものではあるが，相違点２（ｂ）は，本件補正により請求項１に加えられた構成の一部にすぎない上，容易性判断の際に勘案した周知技術は，「一般に，メモリに用いられている電界効果トランジスタが，ゲート電圧に一定以上の高電圧が印加されると容易に破壊されることは，当業者における技術常識であり，当該技術常識に基づき，メモリにおける昇圧回路において，電界効果トランジスタが破壊することのないよう，電圧を一定値以下に制限することは，例えば，上記引用例２の摘記事項（ｈ）（判決注：「摘記事項（ｇ）」の誤記。）に『昇圧回路の出力信号が電源電圧以上であって，かつ所定の値以下の電圧とされる。これにより，昇圧回路の出力信号を受ける回路素子の破壊を防止することができる。』と記載されているように，当業者における周知技術である。」（審決１７頁２～１０行）と認定しているように，自明ともいえる技術常識や，審査段階の当初より原告に提示された引用例２の記載を，当業者の技術水準を示すための周知例として参照しつつ認定されたものであって，審決の段階において，新たな文献から導びかれた技術的事項に基づいて容易推考（想到）の認定をしたものではない。以上のとおり，上記周知技術は，引用例２を参照した当業者においては当然に認識し得る技術的事項にすぎないから，審決が，相違点２（ｂ）について，技術常識と引用例２の記載を参照して認定された周知技術に基づいて進歩性の判断を行うに際して改めて拒絶理由を通知しなかったとしても，原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできない。したがって，手続違背に関する原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ)なお，この点に関し，原告は，前記第３，１(4)ア(ｱ)   において，周知性を示すために引用例２（甲２）が用いられ，相違点２（ｂ）に係る構成が引用例２に記載されていると誤って認定した旨主張する。しかし，そもそも，審決が引用例２（甲２）の記載に基づいて認定判断した技術的事項の適否は，審判における，平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項が準用する同法５０条に違反する手続の違法性と直接の関係はないというべきであるし，審決は，「相違点２（ｂ）に係る構成が引用例２に記載されている」と認定したものではなく，また，相違点２（ｂ）に係る構成全体が周知技術であると認定したものでもないことは審決の記載から明らかであるから，原告の上記主張は採用することができない。
イ取消事由２（相違点２（ｂ）についての判断の誤り）について(ｱ)相違点２（ｂ）は，審決書１５頁５行から９行記載のとおり，「本願発明は，『前記高レベル電圧』が，『当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の電圧』であるのに対して，引用発明１は，『昇圧電圧』についてそのような特定がなされていない点」であるので，まず，この点の容易想到性について検討する。
ａ下限値（高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧）につき引用例２の従来技術の欄（前記(3)ア(ｱ)）に記載されているとおり，一般に，ＤＲＡＭにおいて，昇圧回路で発生させた高電圧を用いてワード線を駆動する理由は，メモリセルの電荷蓄積コンデンサからデータを読み出したり当該コンデンサにデータを書き込む際に，アクセストランジスタとして機能しているｎチャネル電界効果トランジスタのしきい（閾）値電圧によって，読み出し電圧又は書き込み電圧が低下することを防止するためであることは，当業者における技術常識と認められる。
そうすると，引用発明１における「昇圧電圧」においても，それが高論理レベル電圧ｎチャネル電界効果トランジスタのしきい値を加えた電圧よりも低ければ十分な効果を奏し得ないことは，上記技術常識に照らし，当業者が直ちに察知し得たものと認められる。したがって，引用発明１において，「昇圧電圧」の下限を，本願発明のように「当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧」とすることは，当業者が当然に想到し得たことと認められる。
ｂ上限値（ＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧）につき


引用例２の従来技術の欄（前記(3)ア(ｱ)）の「情報記憶用キャパシタとアドレス選択用のＭＯＳＦＥＴにより構成される１ＭＯＳＦＥＴ型メモリセルを用いたダイナミック型ＲＡＭ等の半導体集積回路装置においては，・・・」との記載から明らかなように，メモリに用いられている電界効果トランジスタとしてＭＯＳＦＥＴが用いられることはよく知られたことであって，本願の優先権主張日（平成２年〔１９９０年〕４月６日）前に公開された乙４文献（特開昭６０－５７６５９号公報，公開日昭和６０年４月３日）に［背景技術］として，「ＭＯＳ集積回路装置では，入力端子に静電気などの過電圧が印加されることにより内部回路特に入力回路を構成するＭＯＳＦＥＴ（絶縁ゲート型電界効果トランジスタ）のゲートが破壊され易い。」（１頁右欄２～５行）との記載があり，また，同じく乙５文献（特開昭６１－１４４８５７号公報，公開日昭和６１年７月２日）の［従来の技術］として「ＭＯＳ型トランジスタのゲート絶縁膜はきわめて薄い為，ゲート電極に印加される電圧が過大になると破壊され易い欠点を有している。」（１頁右欄２～４行）と記載されていることからも明らかなとおり，メモリに用いられているＭＯＳ型電界効果トランジスタが，ゲート電圧に一定以上の高電圧が印加されると容易に破壊されることは当業者における技術常識であった。そして，引用例２の前記(3)アに「昇圧回路の出力信号が電源電圧以上であって，かつ所定の値以下の電圧とされる。これにより，昇圧回路の出力信号を受ける回路素子の破壊を防止することができる。」（９頁右下欄２０行から１０頁左上欄４行）と記載されているように，上記技術常識に基づき，メモリにおける昇圧回路において電界効果トランジスタを破壊することのないように電圧を一定値以下に制限することも周知技術であったと認められる。
したがって，引用発明１において，上記周知技術を適用し，「ＤＲＡＭが機能している間」，「昇圧電圧」を「ＤＲＡＭの信頼性を損なうような」電圧とならないように低く抑えることは，当業者が容易に想到し得たことである。
そして，引用例２の前記(3)アの「信号φｘのハイレベルを制限するために，この例では，電圧制限手段が昇圧回路の出力側に設けられる。すなわち，・・・ダイオード形態とされたＭＯＳＦＥＴＱ５９およびＱ６０による出力電圧のレベル制限回路が設けられる。これにより，信号φｘのハイレベルはＶｃｃ＋２Ｖｔｈ（ＶｔｈはＭＯＳＦＥＴＱ５９とＱ６０のしきい値電圧）に制限される。」（１０頁右上欄下２行～左下欄７行）という記載から明らかなように，「昇圧電圧」の上限値として，「前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧」を選択することは，当業者であれば容易に想到しうることである。したがって，引用発明１において上記周知技術を適用し，ＤＲＡＭが機能している間，「昇圧電圧」を「ＤＲＡＭの信頼性を損なうような」電圧とならないよう低く抑えるに当たり，「昇圧電圧」の上限値を本願発明のように，「ＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧」とすることは，当業者が容易になし得たことである。
ｃ以上によれば，引用発明１において，本願発明のように「前記高レベル電圧」を「当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の電圧」とすることは，当業者が容易に想到し得たと認められる。
(ｲ)原告の主張に対する補足的説明
ａ原告は，前記第３，１(4)   イ(ｱ)において，メモリにおける昇圧回路において電界効果トランジスタが破壊することのないように電圧を一定値以下に制限することは技術常識や周知技術とはいえず，引用例２はセルアクセストランジスタの破壊防止を開示しているのではなく，メモリアレイの外側にあるトランジスタの破壊防止を開示しているにすぎないと主張する。
しかし，審決は，メモリに用いられている電界効果トランジスタが，高電圧が印加されると容易に破壊されるとの技術常識に基づいて，メモリの昇圧回路の出力を受ける電界効果トランジスタが破壊することのないよう，当該昇圧回路の出力電圧をトランジスタの破壊電圧より低くすること，つまり一定値以下に制限することが必要であることを指摘したものであり，前記のとおり，上記事項が周知技術あるいは技術常識というべきものであることは明らかである。
そして，過電圧に弱いという性質はすべての電界効果トランジスタについてあまねくいえることであるし，上記認定は，特定の電界効果トランジスタを対象としたものではなく，昇圧回路の出力を受ける電界効果トランジスタにおいて共通のものであることは，審決の上記認定の過程からも明らかである。
また，引用例２の「昇圧回路の出力信号が電源電圧以上であって，かつ所定の値以下の電圧とされる。これにより，昇圧回路の出力信号を受ける回路素子の破壊を防止することができる。」との記載は，甲２の「回路素子」がどのような素子を意味するものであっても，審決の上記認定と矛盾するものではないから，上記周知技術の認定に当たって，周知例として引用例２の上記記載を参照したことは誤りということはできない。
ｂ次に，原告は，前記第３，１(4)   イ(ｲ)において，下限値に関し，引用発明１の昇圧電圧Ｖｂｓの下限値は約３．３Ｖであって，本願発明の下限値よりずっと低いと主張する。


しかし，後記ウ(ｱ)のとおり，引用発明１において「昇圧電圧」は，「ＤＲＡＭが機能している間」ほぼ一定の値に調整されていると認められ，また，その際に「昇圧電圧」の下限を，本願発明のように「高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧」とすることは，上記技術常識を勘案のうえ当業者が当然になし得たものと認められるから，引用発明１の昇圧電圧の実際の下限値は，本願発明の下限値よりもずっと低いという原告の上記主張は採用できない。
ｃまた，原告は，前記第３，１(4)   イ(ｳ)において，上限値に関し，「電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎという上限値に格別の技術的意味があるとは認められない」として，審決の判断及び被告の主張は誤りであると主張する。
しかし，本願発明において，「前記高レベル電圧」の上限を「前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧」としたことの理由は，本願明細書の段落【０００５】～【０００７】の記載からすると，従来はブートストラップ回路によって供給される高電圧が電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎを超えるように設計されていたため，メモリの信頼性を損ねることがあったというものであり，本願明細書にはそれ以上の理由は記載されていない。そして，前記認定のとおり，メモリにおける昇圧回路において，電界効果トランジスタを破壊することのないように電圧を一定値以下に制限することも周知技術と認められ，また，引用例２から「高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧」とすることは当業者であれば容易に選択可能な数値であるから，「電圧Ｖｄｄ＋２Ｖｔｎ」という上限値に格別の技術的意味があるということはできず，原告の上記主張は採用することができない。
ウ取消事由３（相違点２（ｃ）についての判断の誤り）について(ｱ)相違点２（ｃ）は，審決書１５頁１０行～１２行記載のとおり，「本願発明は，『前記高レベル電圧』が，『当該ＤＲＡＭが機能している間』，『実質的に一定である電圧に調整され』ているのに対して，引用発明１は，『昇圧電圧』についてそのような特定がなされていない点」であるので，まず，この点の容易想到性について検討する。
ａ上記のとおり，本願発明においては「高レベル電圧」が「実質的に一定である電圧」という限定がされているが，本願明細書等には，高レベル電圧がどの程度正確に制御され「実質的に一定である」かについての説明も，「高レベル電圧」を一定にするための具体的回路等も，さらには「高レベル電圧」を「実質的に一定である電圧」とすることによる作用効果についても明示の記載はない。
そこで，本願発明における「実質的に一定である電圧」の意義を検討するに，本願明細書の段落【０００８】の記載のとおり，本願発明は「正確に，ワード線駆動電圧を，制御する回路を提供することを目的とする」ものであることからすれば，本願発明は，専ら「ワード線駆動機能」に関し正確な駆動電圧を得ることに特徴を有するものといえるから，本願発明の「高レベル電圧」が「ＤＲＡＭが機能している間，実質的に一定である」とは，ワード線が駆動されている間にメモリの動作に支障がない程度に一定であることを意味するものと認められる。
ｂ一方，メモリにおいて，電源電圧やそれを昇圧することによって生成された昇圧電圧が大きく変動すればメモリの動作に支障を来すことは当業者にとって自明な事項というべきであるから，引用発明１における「昇圧電圧」もメモリの動作に支障を来すことがない程度に一定となっているものと認められ，実際，引用例１の第７図（FIGURE７）によれば，引用発明１におけるワード線「ＷＤＲＶｋ」が速やかにほぼ一定の値となっていることが認められる。
ｃしたがって，相違点２（ｃ）は実質的な相違点ということはできず，そうでないとしても，「前記高レベル電圧」が「当該ＤＲＡＭが機能している間」，「実質的に一定である電圧」に調整することは，引用発明１から当業者が容易に想到し得たというべきである。
(ｲ)原告の主張に対する補足的説明
ａ原告は，前記第３，１(4)   ウ(ｱ)において，本願発明はブートストラッピングを行う回路を一切廃したものであるのに対し，引用発明１はブートストラップ回路を用いたものであるから，引用発明１からブートストラッピングを行う回路を除去して本願発明の構成に至ることは当業者には容易想到ではないと主張する。
しかし，本願明細書を参照しても，上記「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」を，「当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の実質的に一定である電圧に調整」することが，ブートストラップ回路の使用を排除することを特定していると合理的に認定することができる根拠は存在しない。また，本願明細書の図１（甲４）には，ＤＲＡＭのワード線に「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」を与える回路構成と，「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」がレベルシフタの第１及び第２のプルアップＦＥＴのソースに直接印加される回路構成は記載されているが，「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」を生成する回路及び「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」を一定に制御する回路は開示されておらず，「本発明は，ダブルブートストラッピング回路の必要性を無くし」たものであるとしても，そのための具体的な回路が開示されているとはいえない。
そうすると，本願の請求項１の「・・・２次デコーダ出力レベルを与える前記高レベル電圧は，当該ＤＲＡＭが機能している間，前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の実質的に一定である電圧に調整され，・・・」という記載では，「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」の生成及び制御にブートストラップ回路を用いることが排除されているとは解されない。


以上によれば，本願明細書には，本願発明の目的として「ダブルブートストラッピング回路の必要性を無く」すことが記載されてはいるものの，本願発明において，「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」の生成及び制御にブートストラップ回路を用いることが完全に排除されていると認めることはできないから，原告の上記主張は採用することができない。
ｂ次に，原告は，前記第３，１(4)   ウ(ｲ)において，引用発明１は，当該メモリが機能している間，昇圧電圧が約３．３Ｖと約５．７Ｖとの間で上昇・下降を繰り返しているから実質的に一定となっているとはいえないのに対し，本願発明は，高レベル電圧はアドレス信号入力時に既に実質的に一定の高い電圧値であり，ワード線が駆動していない間も高レベル電圧は一定であってその都度高い電圧に上昇させる必要はなく，メモリ動作速度が速いという効果が得られると主張する。
しかし，前記(ｱ)ｂで検討したとおり，引用発明１における「昇圧電圧」は，「ＤＲＡＭが機能している間」，ほぼ一定の値に調整されており，前記イ(ｱ)ａで検討したとおり，その際に，「昇圧電圧」の下限を，本願発明のように，「高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧」とすることは当該技術分野における技術常識を勘案のうえ当業者が当然になし得たものであるから，「昇圧電圧」は，当該メモリの機能している間約３．３Ｖと約５．７Ｖとの間で上昇・下降を繰り返しているから実質的に一定でないとの原告の上記主張は採用することができない。
また，後記ｃで検討するとおり，本願発明においてもワード線が駆動していない間も高レベル電圧は一定であってその都度高い電圧に上昇させる必要はないとはいえず，前記ａで検討したとおり，本願発明においても，ブートストラップ回路を用いることは排除されていないこと，原告が「メモリ動作速度が速いという効果」の根拠とする甲２７文献の記載に関しても，そもそも同文献の発行された時期（１９８９年１０月）及び内容をみると，同文献が引用例１と同一の回路を説明したものかどうかは必ずしも明らかではないから引用発明１の回路の動作を説明するために甲２７文献を引用するのは適切ではないというべきであるが，仮にそうでないとしても，甲２７文献第８図（Fig.８）（ｂ）は，甲２７文献第８図（ａ）の回路の動作の一例であって，甲２７文献第８図（ａ）の回路の動作は，甲２７文献第８図（ｂ）に示されたものに限られず，引用発明１において，アドレス信号入力から「ワード線ＷＤＲＶｋ」の電圧が立ち上がるまでの時間は，アドレス信号と「ＸＶＡＬＩＤ」信号それぞれの入力のタイミングを調整することで短くできることは当業者には自明であること，また，甲２７文献第８図（ｂ）には横軸に時間の単位と目盛が付されていないため，甲２７文献第８図（ｂ）からは，アドレス信号入力から「ワード線ＷＤＲＶｋ」の電圧が立ち上がるまでに要する時間は不明であることからすれば，本願発明が引用発明１と比べて，「メモリの読み取り書き込み速度」について，原告が主張するような格別の効果を奏するとはいえない。
よって，「本願発明においては，・・・その都度高い電圧に上昇させる必要はなく，メモリ動作速度が速いという効果が得られる。」との原告の主張は採用することができない。
ｃさらに，原告は，前記第３，１(4)ウ(ｳ)において，本願発明における「ＤＲＡＭが機能している間」とは，ＤＲＡＭが何らかの機能を発揮している間の意味であり，ワード線が駆動されている間だけに限られるものではないと主張する。
しかし，本願明細書の段落【００１８】及び【００２０】によれば，本願発明においてワード線が選択されている場合，２次デコーダ出力レベルを与える「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」は「Ｖｄｄ＋Ｖｔｎ」で，「ＤＲＡＭの信頼性を損なう過剰電圧より低い値になるように選択される」と記載され，また，本願明細書の段落【００１９】によれば，本願発明においてワード線が選択されていない場合，「Ｖｐｐレベルにある第一制御ノード８Ａはパストランジスタ１４Ａをディスエーブルする一方，プルダウントランジスタ１３Ａをイネーブルして，ワード線１をアースに保持する」から，本願発明の「第１及び第２のプルアップＦＥＴ（７Ａ，７Ｂ）」のソースに直接印加される「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」は，「パストランジスタ１４Ａをディスエーブルする一方，プルダウントランジスタ１３Ａをイネーブル」することができる電圧であればよいと認められる。
そうすると，本願発明においてワード線が選択されている場合，本願発明の目的を達成するためには，２次デコーダ出力レベルを与える「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」を，「前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の実質的に一定である電圧に調整」する必要があること，これに対し，本願発明においてワード線が選択されていない場合には，「ワード線」の電位はアースに保持されるから，２次デコーダ出力レベルを与える「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」を「前記高論理レベル電圧＋ＦＥＴの閾値電圧とＤＲＡＭの信頼性を損なうような前記高論理レベル電圧＋２ｘＦＥＴの閾値電圧との間の実質的に一定である電圧に調整」する必要はなく，「高レベル電圧（Ｖｐｐ）」は，「パストランジスタ１４Ａをディスエーブルする一方，プルダウントランジスタ１３Ａをイネーブル」することができる電圧であればよいことが明らかである。


平成２７年１２月２４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ネ）第１００３６号特許権侵害差止等請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成２６年（ワ）第３３４３号
口頭弁論終結日平成２７年１０月１日
判     決
控訴人     日産化   学工業   株式会   社同訴訟代理人弁護士    増    井    和    夫同            橋    口    尚    幸同             齋    藤    誠二    郎
被控訴人     株式会   社陽進   堂
同訴訟代理人弁護士    佐    藤    明    夫同            杉    原    嘉    樹同            張        佑    騎同            松    下        翔
主     文
１本件控訴を棄却する。
２控訴人の当審における追加請求を棄却する。
３当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙物件目録１記載のピタバスタチンカルシウム原薬を使用してはならない。
３被控訴人は，原判決別紙物件目録１記載のピタバスタチンカルシウム原薬を，その含有水分を７重量％～１３重量％に維持して保存してはならない（控訴人は，当審において，第１審で求めていた差止めを求める保存行為の含有水分の範囲「４重量％より多く，１５重量％以下」からこのとおり減縮した。）。４被控訴人は，別紙製剤目録１ないし３記載のピタバスタチンカルシウム製剤を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない（控訴人は，当審において，同目録３記載の製剤に係る差止請求を追加した。）。
５仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が，被控訴人が原判決別紙物件目録１記載のピタバスタチンカルシウム原薬（以下「被控訴人原薬」という。）を使用する行為，被控訴人原薬を保存する行為及び被控訴人原薬を使用して製造された別紙製剤目録１ないし３記載のピタバスタチンカルシウム製剤（以下「被控訴人製剤」という。）を製造販売等する行為は，上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して，被控訴人に対し，特許法１００条１項に基づき，被控訴人原薬の使用，被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。２原判決は，被控訴人原薬及び被控訴人製剤（以下，併せて「被控訴人製品」という。）並びにその保存方法は上記各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで，控訴人が，原判決を不服として控訴したものである。３前提事実（当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実。なお，特に断らない限り，証拠の枝番号の記載は省略する。以下同じ｡）
(1)当事者
控訴人は，基礎化学品，医薬品の製造販売等を業とする株式会社である。被控訴人は，医療用医薬品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権１
ア控訴人は，次の特許権（以下「本件特許権１」という。）を有する。
特許番号     特許第５１８６１０８号
発明の名称   ピタバスタチンカルシウム塩の結晶
出願日     平成１６年１２月１７日（特願２００６－５２０５９４）優先日     平成１５年１２月２６日（特願２００３－４３１７８８。以下「本件優先日」という。）
優先権主張国日本
登録日     平成２５年１月２５日
イ本件特許権１に係る特許（以下「本件特許１」という。）の特許請求の範囲の請求項１（以下「本件発明１－１」という。）及び２（以下「本件発明１－２」といい，本件発明１－１と併せて「本件発明１」という。）の記載は，本件特許１に係る明細書（甲２の１。以下「本件明細書１」という。）に記載された次のとおりのものである。
(ア)請求項１
式（１）
【化１】
で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(イ)請求項２
請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする医薬組成物。
ウ構成要件の分説
本件発明１を構成要件に分説すると，以下のとおりである（なお，式（１）の構造式【化１】は記載を省略する。以下同じ。）
(ア)本件発明１－１（請求項１）
Ａ式（１）で表される化合物であり，
Ｂ７～１３％の水分を含み，
ＣＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(イ)本件発明１－２（請求項２）
Ｆ請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴
とする
Ｇ医薬組成物。
エ訂正請求


控訴人は，本件特許１につき訴外沢井製薬株式会社が請求した特許無効審判の手続において，平成２６年８月２２日付けで訂正請求（甲５５。以下「本件訂正請求１」という。）をした。本件訂正請求１に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（訂正箇所に下線を付した。）。
Ａ式（１）で表される化合物であり，
Ｂ７～１３％の水分を含み，
ＣＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした
場合の相対強度が２５％より大きなピークを有し，
Ｘ７～１３％の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特
徴とする
Ｄ’粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩の結晶Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(3)本件特許権２
ア控訴人は，次の特許権（以下「本件特許権２」といい，本件特許権１と併せて「本件各特許権」という。）を有する。
特許番号    特許第５２６７６４３号
発明の名称   ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法出願日      平成２３年１１月２９日（特願２０１１－２６０９８４）
分割の表示   特願２００６－５２０５９４の分割
原出願日    平成１６年１２月１７日
優先日     平成１５年１２月２６日（特願２００３－４３１７８８。本件優先日）
優先権主張国日本
登録日     平成２５年５月１７日
イ本件特許権２に係る特許（以下「本件特許２」といい，本件特許１と併せて「本件各特許」という。）の特許請求の範囲の請求項１（以下「本件発明２」といい，本件発明１と併せて「本件各発明」という。）の記載は，本件特許２に係る明細書（甲２の２。以下「本件明細書２」といい，本件明細書１と併せて「本件各明細書」という。）に記載された次のとおりのものである。ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
ウ構成要件の分説
本件発明２を構成要件に分説すると，以下のとおりである（本件発明１と本件発明２において同一の符号を付された各構成要件は，厳密には記載が一致しないものも含まれるが，内容的には同一であることから，以下，各発明を区別することなく，それぞれの構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。Ｃ’ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，
かつ
Ｂ７重量％～１３重量％の水分を含む，
Ａ式（１）で表される
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，Ｈその含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特
徴とする
Ｉピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
エ訂正請求
控訴人は，本件特許２につき被控訴人が請求した特許無効審判の手続において，平成２７年６月１日付けで訂正請求（甲７７。以下「本件訂正請求２」という。）をした。本件訂正請求２に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（訂正箇所に下線を付した。）。Ｃ’ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，
かつ
Ｂ７重量％～１３重量％の水分を含み，該水分量において医薬品の原薬として
安定性を保持することを特徴とする，
Ａ式（１）で表される
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，Ｈその含有水分が７重量％～１３重量％に維持することを特徴とするＩピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
(4)被控訴人の行為
ア被控訴人原薬はピタバスタチンカルシウム塩を含有しており，被控訴人製剤は被控訴人原薬を使用して製造されている。
イ被控訴人は，別紙製剤目録１ないし３記載の製剤の製造販売をしている（甲１１，１４，１５，２６，７９，弁論の全趣旨）。
(5)控訴人による回折角測定
ア控訴人は，別紙製剤目録２記載の製剤（以下「ＹＤ錠」という。）の結晶形態の回折角パターンを測定するため，次の５回の測定を行った。
(ア)原告測定(ア)


控訴人は，平成２５年１１月１９日，公益財団法人科学技術交流財団のあいちシンクロトロン光センターのＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，ＹＤ錠の結晶形態の分析を行った。その結果は，原判決別紙原告測定結果の(ア)欄のとおりである。（甲５，２３）
(イ)原告測定(イ)
控訴人は，平成２５年１２月８日，公益財団法人高輝度光科学研究センターのＳＰｒｉｎｇ－８の産業利用ビームラインＢＬ１９Ｂ２を使用して，ＹＤ錠の結晶形態の分析を行った。その結果は，原判決別紙原告測定結果の(イ)欄のとおりである。
（甲５，２３）
(ウ)原告測定(ウ)
控訴人は，平成２６年３月４日，粉末Ｘ線回折測定装置を使用して，ＹＤ錠の結晶形態の分析を行った。その結果は，原判決別紙原告測定結果の(ウ)欄のとおりである。（甲２２）
(エ)原告測定(エ)
控訴人は，平成２６年４月１０日，前記(ア)のＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，ＹＤ錠の結晶形態の分析を行った。その結果は，原判決別紙原告測定結果の(エ)欄のとおりである。（甲２２）
(オ)原告測定(オ)
控訴人は，平成２６年１０月１４日，前記(イ)の産業利用ビームラインＢＬ１９Ｂ２を使用して，ＹＤ錠からの回収残渣の結晶形態の分析を行った。その方法は，ピタバスタチンカルシウム塩の飽和水溶液にＹＤ錠を粉末化して溶解し，溶けずに残った残渣を回収して分析の試料とするものであり，その測定結果は，原判決別紙原告測定結果の(オ)欄のとおりである。なお，被控訴人原薬を特定する原判決別紙物件目録１記載の回折角の数値はこの測定結果によるものである。（甲５８）イさらに，控訴人は，平成２７年２月１３日，原告測定(ア)と同様に，ＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，ＹＤ錠からの回収残渣の結晶形態の分析を，粉末Ｘ線回折測定（波長１．０Å）にて行った（甲７４。以下「原告測定(カ)」という。原告測定(ア)ないし(カ)を総称して「控訴人測定」という。）。その測定結果は，別紙甲７４測定結果記載のとおりである。
(6)構成要件の充足
被控訴人製品は，本件発明１－１の構成要件Ａ及びＤ，本件発明１－２の構成要件Ｇを充足し，被控訴人製品の保存方法は，本件発明２の構成要件Ａ及びＤを充足する。
４争点
(1)充足論
ア構成要件Ｂの含有水分量の充足性
イ構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性
ウ構成要件Ｃの相対強度の充足性
エ構成要件Ｅの示差走査熱量測定による融点の充足性オ構成要件Ｈ・Ｉの含有水分量及び保存方法の充足性
(2)均等侵害の成否
(3)本件特許１の無効論
(4)本件特許２の無効論
(5)差止請求の当否
第３争点に関する当事者の主張
後記１のとおり原判決を訂正し，後記２(1)のとおり，当審における当事者の主張を補充し，後記２(2)ないし(4)のとおり，当審における新たな主張を追加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決の訂正
(1)原判決９頁５行目の「本件発明」を「本件各発明」と改める。(2)原判決１１頁１０行目の「１５本の数値と全てと一致する結果」を「１５本の数値全てと一致する結果」と改める。
(3)原判決１１頁２３行目の「以下「乙４文献」という。」の後に，「なお，特表２００５－５２０８１４号公報（乙４の２）はその国内出願に係る公報である。」を加える。
(4)原判決１５頁１４行目の「本件特許権」を「本件各特許権」と改める。(5)原判決１５頁１５行目の「その差止めを求める」を「被控訴人原薬の使用，被控訴人原薬の保存並びに被控訴人製剤の製造，販売及び販売の申出の差止めを求める」と改める。
２当審における当事者の主張
(1)充足論について
〔控訴人の主張〕
ア構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性
(ア)原判決の判断
原判決は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，控訴人によるＹＤ錠の測定においては，１５本全てのピークについて回折角の数値が小数点第２位まで一致するような測定結果は得られなかったなどとして，被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の充足性を否定した。
(イ)本件各発明の特徴
本件発明１は，ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶形態（結晶形態Ａ）について，水分量をある範囲に保つことで優れた保存安定性を示すことを見いだした結晶形態Ａの物の発明であり，本件発明２は，その結晶形態Ａについて，水分量を一定の範囲に保存することでその優れた保存安定性を利用する結晶形態Ａの保存方法についての発明であって，本件各発明はいずれも結晶形態Ａという新規な結晶形態が，発明の対象たる物である。
本件各発明の構成要件のうち構成要件Ａ及びＤは，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶であることを規定するものであって，結晶形態Ａの特定とは関係のない要件である。また，構成要件Ｂは，結晶形態Ａの結晶形態が維持されるための水分量の範囲を規定するものであって，結晶形態Ａを特定する要件ではない。さらに，構成要件Ｅは，甲９に開示された結晶形態との相違を明確にするための要件であって，結晶形態Ａを特定する要件ではない。本件各発明の構成要件のうち，ピタバスタチンカルシウム塩の特定の結晶形態である結晶形態Ａは，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本の回折角のピークによって特定される。


そして，構成要件Ｃ・Ｃ’は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析」という測定を結晶に対して行った場合，チャート（測定される回折Ｘ線の波長を横軸に，強度を縦軸にとった図）において，１５個の回折角の位置に強い回折Ｘ線（ピーク）が認められることを規定した構成要件である。チャートの形状の比較により結晶形態を特定することは粉末Ｘ線回折法における周知技術であり，チャートの比較は，その全体形状について行うが，チャート上の比較的強い幾つかのピークの存在を，チャートの形状に特徴的なものとして結晶形態を特定するために用いることが多い。
そこで，本件各発明においては，発明の対象である結晶形態Ａを特定するために，構成要件Ｃ・Ｃ’に１５本のピークの回折角を記載したものである。
(ウ)粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定
ａ回折Ｘ線のピークの回折角，相対強度のバラツキについての技術常識回折Ｘ線のピークが測定される回折角２θと，各ピークの強度は，各結晶形態に固有の値となるが，現実の粉末Ｘ線回折においては，ピークの回折角や強度は，測定誤差や測定対象試料の状態が同一ではないことによって，同じ結晶を測定した場合でも，厳密にその数値が一致するものではない。
「第十六改正日本薬局方」（甲１７。以下「１６局」という。）には，医薬品について粉末Ｘ線回折測定法を用いる場合の標準的な測定方法が説明されており，「５．定性分析（相の同定）」には，粉末Ｘ線回折によって結晶の同一性を判断する方法について，①ピークの２θ回折角は０．２°以内で一致するというのが，標準的な考え方であり，０．２°以内のピークであれば，測定値が異なっても同一のピークであることを否定する理由にはならないこと，②相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向されてしまう現象）のため，かなり変動することがあることが説明されている。「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）にも，粉末Ｘ線回折法により結晶の同一性を判定する場合の基準について，①ピークの回折角２θ値は，測定バラツキや試料のバラツキの影響を受けるため，±０．２°以内ならば，同一のピークであると判定してよいこと，②ピークの回折強度は，試料の配向の影響も受けるので，バラツキが大きくなることが説明されている。平成８年に告示された「第十三改正日本薬局方」（甲４７。以下「１３局」という。）にも，ピークの回折角について±０．２°以内であれば同一の結晶形態と判断してよいことが記載されていた。
ｂ結晶の同一性判断についての技術常識
粉末Ｘ線回折法における結晶形態の特定は，回折Ｘ線のピークの回折角２θ値を，既知の結晶のデータと比較して結晶の特定を行う。
１６局には，回折パターンを比較することの重要性が強調されており，甲１８にも，ピークの回折角や回折強度は装置のバラツキや試料の配向の影響で相当程度バラツクので，個々のピークの回折角や回折強度を個別に見るよりも，むしろＸ線回折の全体的なパターンにおいて，複数のピークの回折角や強度が全体的に一致しているか否かを判断することが重要であることが説明されている。以上のとおり，結晶の同一性の判断に際しては，特徴的な複数のピークについて，個々のピークが±０．２°の範囲にあるか否かだけでなく，全体的なパターンとして同一性が認められるか否かを判断する。
ｃピークの本数についての技術常識
さらに，１６局には，同一のピークと判断されるものが１０本あれば十分であり，場合によっては，より少ない本数のピークでも同一性が確認できることがあることが説明されている。
化合物の結晶多形がいくつ存在するかは，個々の化合物の晶析条件で決まるものであって，あらかじめ分かるものではないが，甲４９～５２に説明されているとおり，一般的に，結晶多形は存在してもたかだか数個程度である。医薬品の原体として使用可能な安定性，溶解性を有し，安全性の高い溶媒のみを用いて製造できるなど工業的に製造可能な結晶形態の数となると，さらに限定される。そして，それらの多形の構造は相互に「ある程度以上」に相違しており，粉末Ｘ線回折法で得られる回折チャートのピークの位置も，それぞれに相違している。以上のように，結晶多形の数が数種類以下に限られていること，各多形の回折チャートのピーク位置はそれぞれに相違していることから，チャート上の１０本の強いピークの同一性を確認すれば結晶形態の特定は可能であるという当業者の技術常識が経験的に導き出される。
また，甲４９には，数字の小さなミラー指数に対応する面間隔（低角側のピークに対応する面間隔）には，単位格子の全体形状を定める格子定数の情報をより直接的に含む傾向があり，低角側の数本のピークの同一性が確認されれば，高角側のピークも同じ位置に生じることが分かることが説明されている。さらに，Ｘ線回折チャートの一定の領域において全てのピークが一致する（ピークがない領域も一致する）ためには，一定範囲のミラー指数の全てにおいて，格子面の面間隔と格子定数との関係式の計算結果が例外なく偶然に一致しなくてはならないが，そのようなことは現実的にあり得ないから，２つの結晶形態のＸ線回折チャートにおいて，例えば７本のピークが精度よく一致している場合，その２つは同一の結晶形態と判断される。以上によれば，粉末Ｘ線回折法のチャートの比較においては，①数本のピークが精度よく一致している場合には，偶然の一致ということはあり得ず，②特に，低角側の数本のピークの有無がより重要であり，低角側で比較的強度の強いピークが数本確認できれば，結晶形態を同定することが可能である，ということになる。ｄ以上によれば，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，ピークの同一性は，±０．２°以内であれば同一と判断し得るのであり，また，同一の結晶か否かは，同一のピークと判断されるものが１０本確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ない本数のピークであっても，同一の結晶と判断できることもあるというのが，当業者の技術常識であったといえる。したがって，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の２θ値の数値は，結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折チャートを特徴付けるピークを１５本記載したものであるが，上記技術常識に照らした場合，当業者であれば，この１５本のピークの回折角の全てが厳密に一致するのでなければ同一の結晶形態であると判断できないとは考えない。
(エ)構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義


ａ本件各発明の対象たる物は，ピタバスタチンカルシウムに複数存在する結晶形態の中の結晶形態Ａであり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，当該数値に基づくＸ線回折パターンの比較により，新規な発明である結晶形態Ａを特定するために規定された構成要件である。
構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークは，結晶形態Ａを特徴付けるＸ線回折パターンにおいて，比較的強いピークを適宜選択したものである。すなわち，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，侵害の対象物が本件各発明の対象である結晶形態Ａと「同一の結晶形態か否か」を，粉末Ｘ線回折法の技術常識に基づいて判断する際に用いるピークの位置の指標であって，合金の特許における各元素の含有割合や素材の特許における物性値の範囲のような，通常の数値限定要件とは意義が異なる。結晶形態の特定は，数本ないし１０本程度の回折角の２θ値により行うのが最も普通の方法であるが，当業者は，当該数値そのものの比較ではなく，実測値の変動がピークの同一性の認定に妨げとならない範囲（±０．２°以内）において，特許明細書に開示された当該ピークと他のピークとの相対的な位置関係や強度も考慮して，ピークの同一性を認定し，それに基づいて，結晶形態の同一性を認定するのである。ｂどのような結晶形態についても，その粉末Ｘ線回折法のピークの回折角を小数点以下２桁まで定め，厳密にそのような回折角にピークが生じない限り，同じ結晶とは認めないとしてしまったら，そのような結晶形態はこの世界に存在しないことになってしまう。幅を有しない２θ値により結晶形態を特定する特許発明において，出願人は，結晶形態Ａ，結晶形態Ｂなどと呼ばれる新規な結晶形態の権利を取得することを意図しているのであり，そして，第三者においても，そのような結晶形態の権利が取得されたと理解するのが通常である。幅を有しない数値が絶対的な意味を有しているのであれば，特許権自体が無意味になることは明らかであり，そのような無意味な権利を取得しようとする者はいない。幅を有しない２θ値により成立している結晶形態の特許は多数存在するが，その出願人は，特定の実測値を請求項に記載することによって表現された結晶形態の発明は，別の測定では異なる数値となり得るが，結晶形態として同一と認定される限り権利が及ぶものと理解しているのであり，それは，合理的な期待である。
小数点以下２桁まで記載されているからといって，測定対象試料から測定されたピークの回折角が全て小数点以下２桁まで一致しなければ，同一の結晶とは認めないなどという解釈は，粉末Ｘ線回折法の技術常識に反するものである。また，このような解釈は，新規に有用な結晶形態を見いだし，特許出願して公開した特許権者の利益を不当に損ねるものであり，発明を公開させる代償として独占権を付与することで発明を奨励するという特許法の制度趣旨にも反するものである。
(オ)原判決における解釈の誤り
原判決が，前記(ア)の解釈の根拠として挙げる事由は，以下のとおり，いずれもその解釈の合理性を基礎付ける根拠たり得ない。
ａ出願経過について
原判決は，本件特許１の出願経過において控訴人は，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃの回折角に係る補正をしたところ，意見書（乙１の１）において，上記補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，上記補正により，発明の技術的範囲を字義どおり小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかないとする。
しかし，上記の補正の趣旨は，１点のピークではなく，より多くのピークで発明の対象を特定して，乙４文献（乙４の１）及び甲７３（特開平５－１４８２３７号公報）に開示された発明に対する新規性を明確にすることにあり，本件発明１の対象を「構成要件Ｃの１５本の全てのピークについて，小数点以下２桁まで一致する結晶」に限定する趣旨でないことは，明らかである。控訴人は，本件明細書１に結晶形態ＡのＸ線回折チャートの特徴的なピークとして１５本のピークが記載されていたところ，これらのピークのいずれが，結晶形態Ａを未知の結晶形態から識別するための特徴的な相違となるのか予想困難であり，１５本のピークの全体的なパターンで識別することが分かりやすいと考えられたため，上記補正を行ったにすぎない。
ｂ誤差を許容する請求項や明細書の記載について
原判決は，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した医薬品化合物の発明の特許出願には，ピークの回折角に±０．１°～０．２°の許容誤差を設けるものが多数存在し，結晶形態を特定するピークの本数も数本ないし十数本のピークで特定するものなど多様であることに基づいて，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した医薬品化合物の技術的範囲が，一定の許容誤差ないし一定のピークの本数によって判断されるとの技術常識は存在しないことがうかがわれるとする。
しかし，粉末Ｘ線回折法の手法により結晶形態を特定している特許出願の中には，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’と同じく，ピークの回折角に許容誤差の範囲を設けない出願も多数存在する（甲４４，４６）。
また，Ｘ線回折法で結晶形態を特定するための結晶形態データが集められたデータベースであるＩＣＤＤ（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｅｎｔｅｒ    ｆｏｒＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ，国際回折データセンター）においては，ピークの回折角について許容誤差の範囲は記載されていない（甲４８）。これは，ピークの回折角について，±０．２°程度の誤差が生じることは技術常識であるためである。
ピークの回折角について，ある程度の幅を規定する出願が存在することは事実であるが，このような出願は，幅を有しない２θ値で結晶を特定した場合に，解釈問題が生じることを懸念したものと理解される。しかし，このような出願の存在は，むしろ，２θ値が測定の度に変動し，±０．２°程度の幅を有し得る数値として扱うことが合理的であるとの当業者の一般的な理解が存在することを裏付けるものである。
回折角の２θ値の性質として当然と理解される内容（測定の度に変動すること）を明細書に明記するか否かで，２θ値の性質が変わるはずはない。変動範囲を明記した請求項については，許容範囲も明記した範囲に制限されるが，このことは，変動範囲を明記していない請求項について，その権利範囲を記載された２θ値に一切幅を持たせない範囲に限定する理由とはならない。
ｃチバ特許の結晶形態Ｅとの区別について


原判決は，特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４号。優先日は平成１５年２月１２日。控訴人を特許権者とし，後に特許第５１９２１４７号として特許登録されたもの。甲９）の当初明細書（以下「チバ特許明細書」という。）に記載の結晶形態Ｅは，構成要件Ｃ・Ｃ’に記載の１５本のピークが全て±０．２°以内で一致する回折角を含んでいる点を挙げ，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角について±０．２°以内であれば同一のピークと判断してもよいと解釈すると，控訴人自身が本件各発明の技術的範囲に属しないことを認めている結晶形態までもが本件各発明の技術的範囲に属する結果になり，不合理であるとする。しかし，チバ特許明細書に記載の結晶形態Ｅは，構成要件Ｃ・Ｃ’に記載の１５本のピークが全て±０．２°以内で一致する回折角を含んでいるという認定は誤りである。
また，粉末Ｘ線回折法における結晶の同定は，チャート全体の形状を比較して行うものであり，±０．２°以内のピークについては同一のピークと判断してもよいというのは，あくまで個々のピークの同一性の比較の基準にすぎない。そして，チャート全体の形状を比較すれば，チバ特許明細書の結晶形態Ｅと本件各発明が対象とする結晶形態Ａは，明らかに区別できる。
ｄ日本薬局方の基準について
原判決は，日本薬局方は，保健衛生の向上という公益的見地から医薬品の同一性等を判断する基準として記載されたものであるから，その記載は，特許明細書の解釈とは別物であるとする。
しかし，保健衛生の向上という公益的見地から医薬品の同一性を判断する基準には，当然に，科学的な合理性が要求されるのであり，日本薬局方における「同一性等を判断する基準」は，粉末Ｘ線回折法についての技術常識を踏まえたものになっている。
特許請求の範囲の解釈は，明細書の記載及び図面を考慮して定めるべきものであるが，明細書の記載からは明確にならない要件について，さらに当業者の技術常識を参酌すべきことは当然である。本件各明細書から，本件各発明の対象が「結晶形態Ａ」という特定の結晶形態であることは容易に理解できるが，特許請求の範囲にも発明の詳細な説明にも，粉末Ｘ線回折法における結晶形態の特定方法は，具体的に説明されていないのであるから，当業者であれば，粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定はチャートの全体についてそのパターンを比較することで行うこと，チャート全体のパターンの比較は，チャートにおいて特徴的である幾つかのピークの存在により比較すること，±０．２°以内のピークについては同一のピークと判断してもよいこと等の技術常識に基づいて行うことを当然に理解する。このような技術常識が記載されている日本薬局方を参酌の対象から外すのは，不合理である。(カ)被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性ａ原告測定(ウ)により，ＹＤ錠について，本件各発明の構成要件Ｃ，Ｃ’に記載された回折角１５本のピークのうち，原判決別紙原告測定結果記載の表中(ウ)欄記載のとおり，９本のピークが確認され，原告測定(エ)により，ＹＤ錠について，同表中(エ)欄記載のとおり，１０本のピークが確認された。また，原告測定(オ)により，ＹＤ錠について，同表中(オ)欄記載のとおり，１５本のピークが確認された。
上記測定結果から，ＹＤ錠の原薬が結晶形態Ａであることが裏付けられる。ｂＹＤ錠の原薬の格子定数の算定結果（甲５９）により，この格子定数が結晶形態Ａの格子定数と同じであることが確認された。
上記算定結果からも，ＹＤ錠の原薬が結晶形態Ａであることが裏付けられる。ｃ原告測定(カ)により，本件各発明の構成要件Ｃ，Ｃ’に記載された回折角１５本のピークのうち，別紙甲７４測定結果記載のとおり，錠剤残渣からはＮｏ．１３を除く１４本のピークが確認されたが，錠剤ブランクには，この１４本のピークは全く確認されなかったから，錠剤残渣に確認された上記１４本のピークは，錠剤残渣中の非水溶性添加剤に由来するものではなく，全て被控訴人原薬に由来するものであることが分かる。また，Ｘ線回折ソフトを用いたピーク検出によっても，錠剤ブランクからは，構成要件Ｃ・Ｃ’のＮｏ．１３を除く１４本のピークはいずれも検出されなかったが，錠剤残渣からは，この１４本のピークが確認された。さらに，ＹＤ錠と同じ被控訴人原薬を含む別紙製剤目録１記載の製剤（１ｍｇ「ＹＤ」）を使用して，同様に行った測定結果では，錠剤残渣からはＮｏ．１３のピークが確認されたが，錠剤ブランクには，このピークは確認されなかった。したがって，上記各測定結果から，ＹＤ錠の原薬が結晶形態Ａであることが明確に立証される。
イ構成要件Ｃの相対強度の充足性
控訴人において，単結晶の結晶形態Ａの構造解析により得られた結晶構造から，回折Ｘ線のピークの回折角と強度を理論的に算出した結果によれば，構成要件Ｃの２０．６８°のピークに相当する２０．７８°のピークと構成要件Ｃの３０．１６°のピークに相当する３０．３２°のピークの相対強度（理論値）は，２５．３％であった（甲２４）。
また，控訴人において，結晶形態Ａの回折角（２θ値）及びピーク強度に対する結晶粒子の状態の影響を調べた結果によれば，構成要件Ｃの２０．６８°のピークに相当する２０．７°付近のピークと構成要件Ｃの３０．１６°のピークに相当する３０．２°付近のピークの相対強度は，機械粉砕を施していない「未粉砕品」では２５％を大きく下回ったが，原薬に適するように数μｍ～１０μｍ程度まで機械粉砕を施した「粉砕品」では２５％であった（甲６１）。以上によれば，被控訴人原薬は，本件発明１－１の構成要件Ｃの相対強度の要件を充足していると推測される。
〔被控訴人の主張〕
ア構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性


(ア)控訴人の主張は，ＹＤ錠に含まれる被控訴人原薬が本件各発明に係る特許請求の範囲に記載のない結晶形態Ａと同一か否かを主張するものであって，主張自体失当である。また，そもそも，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態は，本件各明細書に記載された結晶形態ＡないしＣ及びチバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦ以外にも存在し得るのであり，未知の結晶形態の存在を否定できない以上，１５本のピークの同一性の立証をもって，結晶形態としての同一性を立証したということもできない。被控訴人製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否かは，端的に，被控訴人製品と本件各発明の構成要件を対比して，その充足性を論ずるべきである。
加えて，控訴人測定は，不合理な測定方法によるものであって，その測定結果によっては，被控訴人原薬が結晶形態Ａと同一であることすら立証し得ないものである。
(イ)構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
ａ原判決の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角に係る解釈には合理性があり，被控訴人製品は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足しないとした認定は正当である。
ｂ出願経過について
控訴人は，本件発明１の対象たる結晶形態を明らかにするために１５本の回折角のピークを付加し，これらピークの全体的なパターンを基準に他の結晶形態と識別することを念頭に補正を行った以上，構成要件Ｃを充足するというためには，１５本全てのピークの存在を立証する必要があると考えていたことは明らかである。控訴人は，上記補正をもって，発明の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかない。
ｃ誤差を許容する請求項や明細書の記載について
⒜控訴人が挙げる特許公報（甲４４，４６）の特許請求の範囲には，粉末Ｘ線回折測定の回折角につき誤差範囲は明記されていないものの，これらのうちには，発明の詳細な説明には，回折角に誤差が生じることが明記されているものも含まれる。また，これらのうちには，特許請求の範囲に記載された回折角の数値が小数点以下第１位まで特定されているものも含まれるが，これらについては，±０．０５°程度の誤差が許容されると解釈され得る。これに対し，本件各発明のように，その特許請求の範囲には回折角が小数点以下第２位まで特定されている一方，発明の詳細な説明には，回折角に誤差が生じる旨の記載がないものは，上記特許公報には存しない。
結局，控訴人が挙げる上記特許公報の存在は，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した医薬品化合物の発明の特許出願には，ピークの回折角に±０．１～０．２°の許容誤差を設けるものが多数存在するとした原判決の認定を何ら左右するものではなく，このような許容誤差を設ける特許出願の存在は，本件優先日当時，請求項に２θ値の変動幅が明記されていない場合には，±０．２°以内の幅を有し得る数値としてその技術的範囲を定めるなどという技術常識が存在しなかったことを示すものである。
⒝特許発明の技術的範囲は，明細書の特許請求の範囲に基づいて定められ（特許法７０条１項），特許請求の範囲に記載された用語の意味は，明細書の記載及び図面を考慮して解釈される（同条２項）。技術常識は，あくまでも明細書の記載に基づく解釈を補充するものにすぎない。
物質のＸ線回折像中には，強度や形状の異なる多くのピークが存在するところ，当該物質を特許出願するにあたり，個々のピークをクレームするか，何個のピークをクレームするか，どの回折角をクレームするか，数値を記載するか，小数点以下第何位まで記載するか，数値に幅を持たせるか等は，出願人の判断に委ねられている。粉末Ｘ線回折測定の回折角により結晶形態を特定した発明の特許出願には，回折角に±０．１°～０．２°の誤差範囲を設けるものが多数存在し，結晶形態を特定するピークの本数も数本～十数本で特定するものまで，様々である（乙１９～５５）。このように，Ｘ線回折測定の結果に基づくクレームの仕方は実に多様である。しかるに，控訴人は，本件各発明の特許請求の範囲において，１５本のピークの回折角を許容誤差を設けない小数点以下２桁の数値で特定し，かつ明細書の発明の詳細な説明にも回折角に誤差を含ませることを示唆する記載は何ら存しない以上，構成要件Ｃ・Ｃ’に記載の回折角の同一性は，その数値が小数点以下２桁まで一致する範囲でのみ認められると解するべきである。
ｄ日本薬局方の基準について
特許請求の範囲の属否を判断する場面において，特許請求の範囲に記載された回折角と対象製品の「回折角が±０．２°以内であれば同一のピークであると判断してよい」などという技術常識は存在しない。
本件各発明の技術的範囲は，学術的な意味での粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定と必ずしも一致する必要はない。特許発明の技術的範囲は，明細書の記載及び図面に基づいて定められるものであり，出願人により個別具体的に定められるものである。したがって，特許発明の特許請求の範囲や明細書の記載内容によっては，学術的に同一と認められる結晶形態であっても，発明の技術的範囲に含まれる場合と含まれない場合とがあり得る。
(ウ)被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性ａ控訴人測定の結果によれば，ＹＤ錠の回折角は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と一致しないことから，被控訴人製品は構成要件Ｃ・Ｃ’を充足しない。ｂまた，そもそも，控訴人測定は，控訴人がピークであると主張する角度の測定値がノイズではなくピークであると判別される根拠が明らかでない等の問題があり，その測定結果をもって，被控訴人原薬が構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するものであるといえないことは明らかである。
甲５８及び甲７４についていえば，飽和水溶液中のピタバスタチンカルシウム塩が析出する可能性を否定することができず，また，ＹＤ錠に含まれる被控訴人原薬の結晶形態が安定形に転移する可能性を否定することができない等の問題点がある（すなわち，検出されるピークが被控訴人原薬に由来するものであることが立証されていない。）。
したがって，控訴人測定の結果は，被控訴人製品が構成要件Ｃ・Ｃ’を充足することの判断資料たり得ない。
イ構成要件Ｃの相対強度の充足性


被控訴人製品の構成要件Ｃの相対強度の充足性については，何らの立証もない。控訴人が挙げる甲２４は，控訴人が想定する「結晶Ａ」を測定したにすぎず，被控訴人原薬の相対強度を測定したものではない。また，そもそも，構成要件Ｃの回折角を充足する結晶形態が全て構成要件Ｃの相対強度を充足することは，甲２４によっても全く立証されていない。例えば，チバ特許明細書の結晶形態Ａは，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角と±０．２°以内で全て一致するが，２０．８°のピークに対する３０．２°のピークの相対強度は２５％未満である。さらに，控訴人は甲６１を挙げるが，これによれば，控訴人が主張する結晶形態Ａの「粉砕品」では，構成要件Ｃの２０．６８°のピークに相当する２０．７°付近のピークと構成要件Ｃの３０．１６°のピークに相当する３０．２°付近のピークの相対強度は，２５％であって，２５％より大きいわけではないから，構成要件Ｃの相対強度を充足しないことになる。
(2)均等侵害の成否について
〔控訴人の主張〕
ア仮に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，規定された１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩はその技術的範囲に属するということができないと解釈されるとしても，被控訴人製品につき均等侵害が成立し，被控訴人の行為は本件各特許権を侵害する行為であると認められるべきである。
イ構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角との相違点
原判決別紙原告測定結果(オ)欄と構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角（同②欄）の数値を対比すると，同(オ)欄に「×」と付記されている１２本のピークにおける差異は，０．０４°以下である。したがって，原告測定(オ)の測定結果（甲５８）と構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角との相違点は，「１５本のピークのうち１２本が，０．０４°以下で異なっている」というものである。
ウ均等侵害の要件の充足
(ア)本質的部分（第１要件）について
本件各発明の対象たる物は結晶形態Ａという，ピタバスタチンカルシウムの特定の結晶形態であり，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本の回折角のピークは，粉末Ｘ線回折法を用いて結晶形態Ａを特定するための指標となる数値である。数値そのものが一致するか否かに意味があるのではなく，測定対象試料から得られたピークの回折角を構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を比較して，粉末Ｘ線回折法による結晶形態の特定の技術常識に基づいて，当該対象試料が結晶形態Ａであるか否かが判断されるのであり，回折角の数値そのものが完全に一致することが結晶形態の特定において必要なのではない。以上のとおり，１５本のピークの回折角の数値は，対象物を直接規定する数値ではなく，本件各発明の本質的部分には該当しないから，第１要件を充足する。(イ)置換可能性（第２要件）及び置換の容易性（第３要件）について粉末Ｘ線回折法の測定においては，測定対象試料から測定されるピークの回折角は，±０．２°程度の誤差が生じることは通常にあり得ることである。したがって，１５本のピークのうちの１２本に０．０４°以下程度の相違が生じ得ることは，当業者であれば容易に想到し得ることであり，置換の容易性が認められる。
また，その程度の相違であれば１５本のピークが全て測定されたものとして，結晶形態Ａであると判断されることになるのだから，置換可能性（ピークの回折角がこの程度相違しても発明の対象物として何ら変わることはないこと）も認められる。以上のとおり，第２，第３要件を充足する。
(ウ)被控訴人の主張（第５要件）について
前記(1)〔控訴人の主張〕ア(オ)ａのとおり，本件特許１の出願経過において控訴人が行った構成要件Ｃの回折角に係る補正の趣旨は，より多くのピークで発明の対象を特定して，乙４文献及び甲７３に開示された発明に対する新規性を明確にすることにあり，本件発明１の対象を「構成要件Ｃの１５本の全てのピークについて，小数点以下２桁まで一致する結晶」に限定する趣旨でないことは，明らかである。したがって，被控訴人製品は，本件各発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
(エ)よって，原告測定(オ)の測定結果（甲５８）と構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角との相違点（１５本のピークのうち１２本が，０．０４°以下で異なっている点）は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と均等の範囲内である。
エ小括
被控訴人製品は，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角以外の構成要件を全て充足し，かつ，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と均等の範囲内にあるから，被控訴人製品について，均等侵害が成立する。
〔被控訴人の主張〕
ア原告測定(オ)の測定結果（甲５８）は，前記(1)〔被控訴人の主張〕ア(ウ)のとおり，被控訴人原薬の測定結果として採用し得ないものであって，かかる測定結果を前提とする控訴人の主張は失当である。
イ第５要件について
控訴人は，本件特許１の出願経過において，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角について小数点以下２桁の数値で特定する補正をし，この補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，控訴人が，上記補正をもって，発明の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５本全て一致する結晶に限定したとみるほかなく，それ以外の結晶については技術的範囲から意識的に除外したことは明らかである。
上記出願経過に照らせば，本件訴訟において，控訴人が，構成要件Ｃの回折角の数値について誤差が許容される旨を主張して均等論を展開することは，禁反言の原則から許されない。
したがって，被控訴人製品は第５要件を充足しない。
(3)本件特許１の無効論について
〔被控訴人の主張〕
本件特許１は，訴外沢井製薬株式会社が請求した特許無効審判請求事件（無効２０１３－８００２１１）において，無効にすべき旨の平成２７年３月２７日付け審決（乙６５）がされた。上記審決における判断は正当であって，本件特許１は無効にされるべきものであるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権１を行使することはできない。
〔控訴人の主張〕


平成２７年３月２７日付けでされた審決（乙６５）における認定判断は誤りであって，被控訴人の主張は理由がない（甲７６）。
(4)本件特許２の無効論について
〔被控訴人の主張〕
ア本件特許２は，被控訴人が請求した特許無効審判請求事件（無効２０１４－８０００９９）において，無効にすべき旨の平成２７年３月２７日付け審決の予告（乙６６）がされた。上記審決の予告における判断は正当であって，本件特許２は無効にされるべきものであるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権２を行使することはできない。
イ訂正の対抗主張について
本件訂正請求２によっても，被控訴人の主張する無効理由は解消しない。
〔控訴人の主張〕
ア平成２７年３月２７日付けでされた審決の予告（乙６６）において予告された無効理由は成り立たないものであるから，被控訴人の主張は，理由がない（甲７８）。
イ訂正の対抗主張
本件訂正請求２は適法であり，本件訂正請求２により，審決の予告において予告された無効理由が解消することに加え，被控訴人製品の保存方法は，本件訂正請求２による訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明の技術的範囲に属する。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１争点(1)（充足論）について
事案に鑑み，まず，争点(1)イ（構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性）について判断する。
(1)本件各明細書の記載
ア本件発明１に係る特許請求の範囲（請求項１及び２）は，前記第２の３(2)イ記載のとおりであるところ，本件明細書１（甲２の１）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図表については，別紙本件明細書１図表目録を参照。）。
(ア)技術分野
【０００１】本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びこの該化合物と医薬的に許容し得る担体を含有する医薬組成物に関するものである。【０００２】詳細には，５～１５％（Ｗ／Ｗ）の水分を含有することを特徴とし，安定性などの面から医薬品原薬として有用な結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関する。
(イ)背景技術
【０００３】ピタバスタチンカルシウム…は抗高脂血症治療薬として上市されており，その製造法としては，光学活性α－メチルベンルアミンを用いて光学分割する製造法…が既に報告されている。
(ウ)発明が解決しようとする課題
【０００８】医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶（以下，結晶性形態Ａともいう。）に，一般的に行なわれるような乾燥を実施すると，乾燥前は，図１で示すような粉末Ｘ線回折図示したものが，水分が４％以下になったところで図２に示すようにアモルファスに近い状態まで結晶性が低下することが判明した。さらに，アモルファス化したピタバスタチンカルシウムは表１に示す如く，保存中の安定性が極めて悪くなることも明らかとなった。
【０００９】【表１】（別紙本件明細書１図表目録１記載のとおり）本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することであり，さらに工業的大量製造を可能にすることである。
(エ)課題を解決するための手段
【００１０】本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，本発明を完成させた。【００１１】即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。【００１２】１．式（１）で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。【００１３】２．上記１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする医薬組成物。


【００１４】結晶形態Ａ以外の２種類を結晶形態Ｂ及び結晶形態Ｃと略記するが，これらはいずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。これらは，ろ過性が悪く，厳密な乾燥条件が必要であり（乾燥中の結晶形転移），ＮａＣｌなどの無機物が混入する危険性を有し，更に結晶形制御の再現性が必ずしも得られないことが明らかであった。したがって，工業的製造法の観点からは欠点が多く，医薬品の原薬としては結晶形態Ａが最も優れている。
(オ)発明を実施するための最良の形態
【００１６】結晶性形態Ａのピタバスタチンカルシウムは，その粉末Ｘ線回折パターンによって特徴付けることができる。
（別紙本件明細書１図表目録２記載のとおり）
装置
粉末Ｘ線回折測定装置：ＭＸＬａｂｏ（マックサイエンス製）線源：Ｃｕ，波長：１．５４０５６Ａ，ゴニオメータ：縦型ゴニオメータモノクロメータ：使用，補助装置：なし，管電圧：５０．０Ｋｖ，管電流：３０．
０ｍＡ
測定方法：
測定前に，シリコン（標準物質）を用いてＸ－線管アラインメントを検査する。試料約１００ｍｇをガラス試料板にのせ平坦にした後，以下の条件にて測定する。データ範囲：３．０４００～４０．００００ｄｅｇ，データ点数：９２５
スキャン軸：２θ／θ，θ軸角度：設定なし
サンプリング間隔：０．０４００ｄｅｇ，スキャン速度：４．８００ｄｅｇ／
ｍｉｎ
本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶は結晶性形態Ａに制御するため，以下の製造法で製造される。
【００１７】
【化６】
【００１８】原料は式（２）に示すピタバスタチンのアルカリ金属塩であり，アルカリ金属としてはリチウム，ナトリウム，カリウム等を挙げることができ，ナトリウムが好ましい。カルシウム化合物としては塩化カルシウム，酢酸カルシウムなどが好ましく，使用量は式（２）の化合物に対して０．３倍モル～３倍モル，好ましくは０．５～２倍モルの範囲である。
【００１９】式（２）のピタバスタチンのアルカリ金属塩は必ずしも単離される必要はなく，例えば式（３）の化合物などを加水分解する反応に連続してＣａ塩を製造することもできる。
【００２０】
【化
７】
【００２１】使用する溶媒としては，水又は６０％以上の水を含んだＣ１－４アルコールが好ましい。Ｃ１－４アルコールとしては，メチルアルコール，エチルアルコール，ｎ－プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ｎ－ブチルアルコール，イソブチルアルコール，ｓｅｃ－ブチルアルコール及びｔｅｒｔ－ブチルアルコール等を挙げることができる。
【００２２】溶媒の使用量は，式（２）で表される化合物の使用量に対して，５～３０質量倍の範囲である。晶析温度は特に限定されないが，－１０～７０℃の範囲であり，好ましくは－５～４０℃の範囲であり，更に好ましくは０～２０℃の範囲である。晶析時間は特に限定されないが，３０分～１５時間程度行えば十分である。結晶を析出させる際の方法としては，静置で行う方法，攪拌下で行う方法等が挙げられるが，攪拌下で行うのが好ましい。また，必要に応じて結晶形態Ａの種晶を使用してもよい。
【００２３】析出した結晶を濾過し，乾燥するが，水分の調整が本発明において極めて重要である。乾燥温度は特に限定されないが，好ましくは１５～４０℃の範囲である。水分値は，最終的に７～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。
(カ)実施例
【００２９】次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが，本発明の範囲はこれらに限定されるものではない。…
【００３１】
【化８】
【００３２】２．７１ｋｇ（６．０３ｍｏｌ）の化合物（５）を，５０ｋｇのエタノールに撹拌しながら溶解し，均一溶液であることを確認した上で，５８．５ｋｇの水を加えた。－３～３℃に冷却した後，２ｍｏｌ／リットル（Ｌ）水酸化ナトリウム水溶液の３．３７Ｌを滴下した後，続けて同温度で３時間撹拌し，加水分解反応を完結させた。全量の水酸化ナトリウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。
【００３３】反応混合物を減圧下に蒸留して溶媒を留去し，５２.２ｋｇのエタノール／水を除去後，内温を１０～２０℃に調整した。得られた濃縮液中に，別途調製しておいた塩化カルシウム水溶液（９５％ＣａＣｌ２７７５ｇ／水３９．３ｋｇ，６．６３ｍｏｌ）を２時間かけて滴下した。全量の塩化カルシウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。滴下終了後，同温度で１２時間撹拌を継続し，析出した結晶を濾取した。結晶を７２．３ｋｇの水で洗浄後，乾燥器内で減圧下４０℃にて，品温に注意しながら，水分値が１０％になるまで乾燥することにより，２．８０ｋｇ（収率９５％）のピタバスタチンカルシウムを白色の結晶として得た。粉末Ｘ線回折を測定して，この結晶が結晶形態Ａであることを確認した。
(キ)産業上の利用可能性
【００３４】本発明により，安定性に優れたピタバスタチンカルシウム結晶性原薬の工業的な製造法が確立された。
(ク)図面の簡単な説明
【００３５】【図１】水分値が８．７８％である結晶性形態Ａの粉末Ｘ線回折図である。【図２】図１で使用した結晶を乾燥し，水分値を３．７６％とした際の粉末Ｘ線回折図である。


イ本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項１）は，前記第２の３(3)イ記載のとおりである。本件明細書２（甲２の２）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（ただし，その記載の多くは，その原出願に係る本件明細書１の記載と共通するため，上記アで摘記した記載と重複しない範囲で摘記する。）。【０００１】本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法に関するものである。【０００８】医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を安定的に保存する方法を提供することにある。
【０００９】本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，この結晶性原薬を安定的に保存する方法として，本発明を完成させた。
【００１０】即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。【００１１】ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，…１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
【００２５】析出した結晶を濾過し，乾燥するが，水分の調整が本発明において極めて重要である。乾燥温度は特に限定されないが，好ましくは１５～４０℃の範囲である。水分値は，最終的に５～１５％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは７～１５％（Ｗ／Ｗ），より好ましくは７～１３％（Ｗ／Ｗ），最も好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。【００３７】本発明により，ピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法が提供される。
(2)ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態
アピタバスタチンは，式（１）の構造式を有する化合物であり，医薬品としては，カルシウム塩として用いられる。
ピタバスタチンカルシウム塩は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用である（甲２，弁論の全趣旨）。
イ結晶多形とは，化合物は同じで，構造が異なる複数の結晶構造として結晶化する現象又はその結晶群をいう。多形により異なる最も典型的な物性は，密度，融点，溶解度，結晶形態などである。結晶の中で分子が取り得る分子の配列（空間群）は，規則的に配列するという制約から２３０種であることが証明されている。光学活性体であると，その数は６５種と少なくなり，実際に頻繁に経験するという観点からは１０種程度である（甲５０）。
ウピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態（本件において「結晶形」，「結晶多形」ともいう。なお，本件各明細書中では，「結晶性形態」と記載されることもある。）にも様々なものがあり，本件明細書１に記載された結晶形態ＡないしＣ，チバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦ以外にも存在し得る（甲２，９，弁論の全趣旨）。
本件明細書１に記載された結晶形態Ｂ及びＣは，結晶形態Ａとは水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しない。チバ特許明細書に記載された結晶形態Ａは，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と「±０．２°以内」で全て一致する。エなお，控訴人が後記(3)のとおり，本件特許１の出願経過で提出した意見書（乙１の１）においては，拒絶理由通知で指摘された引用文献１，３に記載されたピタバスタチンカルシウム塩に対する新規性等を主張するについて，原料化合物のナトリウム塩の溶液にカルシウム化合物溶液を添加して，カルシウム塩を生成させると同時に難溶性のカルシウム塩の結晶を析出させるという原理的，基本的な製造方法が同じであっても，「製造されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態や結晶状態は，上記の原理的な製造方法における具体的な条件によって大きく左右されます。すなわち，製造されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態は原理的な製造方法は同じであっても，反応・結晶析出させる溶媒の種類，原料（カルシウム化合物）の添加方法（手段，温度，時間），熟成条件（手段，温度，時間），生成結晶の乾燥条件（温度，圧力，時間）などによって大きく影響されます。」と説明している。
(3)本件各特許の出願経過


ア証拠（甲９，乙１，１０，１２，５９）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許１の出願経過は次のとおりであると認められる。
(ア)本件特許１の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「式（１）で表される化合物であり，５～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶性形態Ａ）。」であった。(イ)本件特許１に係る出願（特願２００６－５２０５９４）に対し，平成２３年８月２４日付けで，出願に係る発明は，①引用文献１（特開平５－１４８２３７号。甲７３），②引用出願２（特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４）。チバ特許明細書），③引用文献３（国際公開０３／６４３９２号。乙４文献）により，特許法２９条１項，２項（引用文献１，３），同法２９条の２（引用出願２）に違反する旨の拒絶理由通知がされた。なお，上記拒絶理由通知において，「１点のみのピーク強度（２θが３０．１６°）でしか特定されず，他のピークの特定がないので，引用文献１，３と本願発明の結晶が区別されているとは認められない」などと指摘された。
(ウ)控訴人は，上記拒絶理由通知を受けて，平成２３年１１月２９日付けの手続補正書で，特許請求の範囲の請求項１に「４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，」を挿入する補正（構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正）を行った。控訴人は，上記手続補正書と同時に提出した意見書（乙１の１）において，「補正後の本願請求項１に係る発明では，Ｘ線粉末解析において相対強度が２５％より大きい，回折角（２θ）が３０．１６°のピークに加えて，回折角（２θ）が４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°のピークをもって，本願発明の結晶を特定しましたので，もはや，１点のみのピークにより特定しているとの認定には該当しないものであります。」，「この補正は，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。
他方で，上記意見書中には，本願に係る回折角の数値について一定の誤差が許容されることや１５本中の一部のピークのみの対比によって発明が特定されることをうかがわせる記載は存しない。
イ証拠（甲４３，乙２，１０，１１，１３，１４）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許２の出願経過は次のとおりであると認められる。(ア)控訴人は，本件特許１の特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する前記ア(ウ)の補正を行ったのと同日である平成２３年１１月２９日，本件特許１に係る出願を原出願とする分割出願（請求項数４）を行った。本件特許２の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の保存方法であり，７～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有する結晶形態にて保存する方法。」であり，請求項２ないし４は，いずれも請求項１を引用する請求項であった。(イ)控訴人は，平成２４年９月２７日付け手続補正書により，特許請求の範囲の全文について補正を行った（請求項数１３）。
上記補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩を，その含有水分が４重量％より多い量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。」というものであり（なお，請求項２ないし１１は，いずれも請求項１を引用するものであるか，請求項１を引用する請求項を引用するものである。），請求項１２の記載は，「ピタバスタチンカルシウム塩が，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有することを特徴とする，請求項１～１１の何れか１項に記載の保存方法。」というものであった。(ウ)本件特許２に係る出願（特願２０１１－２６０９８４）に対し，平成２４年１０月２４日付けで，出願に係る発明は，平成２４年９月２７日付け手続補正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１７条の２第３項に違反する旨の拒絶理由通知がされた。


(エ)その後，控訴人は，平成２４年１１月２８日付け手続補正書による補正を行ったが，本件特許２に係る出願に対し，平成２５年１月２５日付けで，出願に係る発明は，①引用文献１（国際公開０３／６４３９２号。乙４文献），②引用文献２（特開平５－１４８２３７号。甲７３），③引用文献３（特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４）。チバ特許明細書）により，特許法２９条１項，２項（引用文献１，２），同法２９条の２（引用文献３）に違反する旨等の理由により拒絶理由通知がされた。
(オ)控訴人は，上記拒絶理由通知を受けて，平成２５年３月８日付けの手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１の「１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」を「４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」に補正するとともに，補正前の請求項５ないし１０，１２及び１３を削除する等の補正を行った。控訴人は，上記手続補正書と同時に提出した意見書（乙２の１）において，上記請求項１の補正について「この補正は，補正前の請求項１２に記載されていた要件であるＸ線粉末解析における１５本のピーク位置を挿入するものであり，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。
他方で，上記意見書中には，本願に係る回折角の数値について一定の誤差が許容されることや１５本中の一部のピークのみの対比によって発明が特定されることをうかがわせる記載は存しない。
(4)構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
ア特許請求の範囲の記載
本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’においては，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有することをもって規定されており，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶が１５本のピークの小数点以下２桁の回折角（２θ）を有することにより特定されている。
他方，本件発明１－１に係る特許請求の範囲（請求項１）及び本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項１）には，上記回折角の数値に一定の誤差が許容される旨の記載や，上記１５本のピークのうちの一部のみの対比によって特定される旨の記載はない。
イ本件各明細書の発明の詳細な説明の記載
本件各明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件各発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである（本件明細書１【０００８】～【００１０】，本件明細書２【０００８】，【０００９】）。
そして，結晶形態ＡないしＣの３種類の結晶形態は，水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，このうち結晶形態Ａは，「ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）」であること（本件明細書１【００１０】，本件明細書２【０００９】），結晶形態Ｂ及びＣは，「いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。」（本件明細書１【００１４】，本件明細書２【００１５】）と記載されているように，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存在する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されている。
他方で，本件各明細書中には，結晶形態Ａが「ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）」であること，この粉末Ｘ線回折パターンとして，別紙本件明細書１図表目録２記載のとおりの数値が記載され（本件明細書１【００１６】，本件明細書２【００１７】），同目録３記載の【図１】（水分値が８．７８％である結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折図）の記載があるのみで，結晶形態Ａについてそれ以上の特定はされておらず，小数点以下２桁の数値で表される１５本のピーク中３本が相違することで結晶形態Ａと区別される，結晶形態Ｂ及びＣに関しては，回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切ない。また，本件各明細書中には，結晶形態Ａに係る回折角について，その数値に一定範囲の誤差が許容されることや１５本のピークのうちの一部のみによって結晶形態Ａを特定することができることをうかがわせる記載は存しない。
ウ以上によれば，特許請求の範囲の記載に加え，本件各明細書の記載を参酌したとしても，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。
エ控訴人の主張について


(ア)控訴人は，本件各発明の対象たる物は，ピタバスタチンカルシウムに複数存在する結晶形態の中の結晶形態Ａであり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，当該数値に基づくＸ線回折パターンの比較により，新規な発明である結晶形態Ａを特定するために規定された構成要件であるところ，当業者は，技術常識に基づき，本件各発明の対象である結晶形態Ａと同一の結晶形態か否かを，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の数値そのものの比較ではなく，実測値の変動がピークの同一性の認定に妨げとならない範囲，すなわち「±０．２°以内」において，明細書に開示された当該ピークと他のピークの相対的な位置関係や強度も考慮して，同一性を認定し，それに基づいて，結晶形態の同一性を認定するものであるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，測定対象試料から測定されたピークの回折角が，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の全てのピークの数値と小数点以下２桁まで一致することを要するものではない旨主張する。しかし，本件各発明の特許請求の範囲は，前記第２の３(2)イ及び(3)イ記載のとおりであって，「結晶形態Ａ」という記載は一切ない。特許発明の技術的範囲は，明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないのであり（特許法７０条），特許請求の範囲に何ら記載のない「結晶形態Ａ」という概念をもって本件各発明の技術的範囲の属否を判断すべきであるとする控訴人の主張は，失当である。
(イ)控訴人は，「第十六改正日本薬局方」（１６局），「第十三改正日本薬局方」（１３局）及び「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）の記載から，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，ピークの同一性は，±０．２°以内であれば同一と判断し得るというのが，当業者の技術常識であったから，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の２θ値の数値も，当業者の上記技術常識を踏まえて解釈されるべきである旨主張する。
ａしかし，１６局は，厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律４１条（平成２５年法律第８４号による改正前の薬事法４１条も同趣旨）に基づき定める医薬品の規格基準書であり，その前書きには「…わが国の医薬品の品質を確保するために必要な公的基準を示すものであり，医薬品全般の品質を総合的に保証するための規格及び試験法の標準を示すとともに医療上重要とされた医薬品の品質等に係る判断基準を明確にする役割を有する」と記載されているように，医薬品の「品質」に関する規格，判断基準及びその試験法を定めたものである。したがって，控訴人が指摘する１６局の「２．５８粉末Ｘ線回折測定法」は，医薬品の品質に関する試験法を示したものであり，そこに示された「同一結晶形の試料と基準となる物質との間の２θ回折角は，０．２°以内で一致する」との判断基準も，医薬品の品質に関する判断基準を示したものというべきである。
また，１３局に示された判断基準も，１６局と同様に，医薬品の品質に関する判断基準を示したものというべきである。
そして，「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）は，１６局について説明した文献であるから，甲１８における判断基準も，医薬品の品質に関するものであるといえる。


そうすると，１６局や１３局，甲１８に記載された許容誤差が「±０．２°以内」との判断基準は，医薬品の品質に関する判断基準であって，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできないし，特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできない。ｂさらに，１６局には「粉末Ｘ線回折による未知試料中の各相の同定は，通例，基準となる物質について実験的に又は計算により求められる回折パターンと，試料による回折パターンとの視覚的あるいはコンピューターによる比較に基づいて行われる。標準パターンは，理想的には特性が明確な単一相であることが確認された試料について測定されたものでなければならない。…コンピューターを用いた未知試料回折パターンと標準データとを比較する場合，…データベースに収載されている単一相試料の（ｄ，Ｉｎｏｒｍ）と比較対照することができる。ＣｕＫα線を用いた多くの有機結晶の測定では，できるだけ０°付近から少なくとも４０°までの２θの範囲で回折パターンを記録するのが，通例，適切である。同一結晶形の試料と基準となる物質との間の２θ回折角は，０．２°以内で一致する。…」（甲１７）と記載されている。また，「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」には，「１）同定及び判定標準品（例えば，日本薬局方標準品）が入手可能であれば，同一の装置を用いて同一条件下で測定，比較することが望ましい。…理論上，同一化合物の同一結晶形は，同一回折角度に同様の相対強度のピークを示す。ただし，回折角度は，装置の測定バラツキ，試料の充てんのバラツキ（試料面高さのバラツキ）の影響を受けることから，結晶形同定の規定として，回折角２θ値は±０．２°以内で一致と定められている。一方，回折強度に関しては，装置のバラツキに加え，試料の配向の影響を受ける。先に述べたが，配向した試料の相対強度は大きくバラツキ，バラツキの程度も試料及び配向の程度により異なる。試料の無配向化が不可能な試料もあり，ピーク強度を規定化することは不適切な場合もある。また，標準データとして，ＴｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    Ｃｅｎｔｅｒｆｏｒ    ＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ（ＩＣＤＤ）に登録されている回折データを用いることができる。ＩＣＤＤには６万種以上の化合物のデータが審査の上，登録されている。ただし，本データ中には，配向の影響を受けているものもあるので同定の際には注意が必要である。…通例，結晶形の同定及び判定では，結晶形に特徴的な複数のピークを選択し上記規定により行うが，本質的にはＸ線回折の全体的なパターンの一致が重要である。異なる結晶多形又は溶媒和結晶間のＸ線回折パターンの差は非常に小さいことがあるので，その判定は注意深く行わなければならない。特に結晶多形又は溶媒和結晶の少量の混入の確認及び気相の水分と平衡関係にある結晶水を持つ水和結晶の取扱いは注意が必要であり，その可能性が考えられた場合，単結晶Ｘ線解析，熱分析，微小熱量計，固体ＮＭＲなどを併用して詳細に検討することが望ましい。」（甲１８）と記載されている。
これらの記載に照らせば，１６局にいう「基準となる物質」は，甲１８にいう，例えば日本薬局方標準品のようなものを意味するものと解されるところ，１６局には「標準品は，日本薬局方に規定された試験に用いるために一定の品質に調製されたものである。」ことが記載され，それに続いて種々の標準品が列挙されている。しかし，上記のとおり１６局に列挙された標準品のうちには，ピタバスタチンカルシウム塩は含まれていないところ，本件各明細書の記載から，結晶形態Ａがこれら標準品と同等の品質に調製されたものであるということはできない。そうすると，上記観点からも，１６局や甲１８に記載された許容誤差が「±０．２°以内」との判断基準が，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできない。
ｃなお，控訴人は，ＩＣＤＤでは，ピークの回折角について許容誤差の範囲は記載されていないことを挙げる。
しかし，ＩＣＤＤ（国際回折データセンター）に登録されている回折データは，甲１８に「標準データとして，ＴｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    Ｃｅｎｔｅｒｆｏｒ    ＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ（ＩＣＤＤ）に登録されている回折データを用いることができる。ＩＣＤＤには６万種以上の化合物のデータが審査の上，登録されている。」と説明されているように，審査を経て登録されているデータであり，当業者が，その精度と品質に信頼を置く「標準データ」とみなしているものであるといえる。
これに対し，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角が，ＩＣＤＤに登録されているデータと同様の「標準データ」として取り扱われるべきものであると認めるに足りる証拠はないから，ＩＣＤＤでは，ピークの回折角について許容誤差の範囲が記載されていないことをもって，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値についても，許容誤差の範囲の記載がなくても当然に一定の許容誤差が認められるべきものということはできない。


ｄさらに，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には，前記(2)のとおり，本件明細書１の結晶形態ＡないしＣ及びチバ特許明細書の結晶形態ＡないしＦ以外にも未知の結晶形態が存在し得るところ，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した結晶多形に係る特許出願には，その特許請求の範囲に，回折角について特定の数値のみを記載しているものが見られる一方で，回折角の数値に「付近」又は「約」を付しているもの，±０．１°～±０．２°の幅を設けるもの，これより小さい±０．０５°等の幅を設けるものや，これを超えて±０．３°，±０．５°等の幅を設けるものも，数多く存在する（甲４４，４６，乙１９～５５）。上記事実に照らせば，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値であれば，特段の言及なくして「±０．２°以内」という許容誤差が当然に認められるというのが当業者の技術常識であったと認めることはできない。粉末Ｘ線回折測定では，測定に用いる機器の測定誤差や測定試料の状態により，同じ結晶を測定した場合であっても，常に厳密にピークの回折角の数値が一致するものではないとしても，上記のとおり，特許出願の際，特許請求の範囲に記載された回折角の数値に幅を設ける範囲も一様でないことに照らせば，特許請求の範囲や明細書中に，回折角の数値に一定範囲の誤差が許容されることや許容誤差の範囲について何ら記載がない本件各発明について，測定誤差による数値バラツキを考慮することは，技術的範囲の属否が一義的に定まらないこととなり，相当でない。本件各発明の特許請求の範囲にも，本件各明細書にも，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定する回折角の数値の許容誤差の範囲に関する記載がない以上，特許請求の範囲に記載された回折角の数値の許容誤差の範囲を一義的に定めることはできないといわざるを得ない。
ｅ以上によれば，控訴人の主張する技術常識は認めるに足りず，回折角の数値について±０．２°以内の誤差を認めるべきであるとする上記主張は，理由がない。(ウ)控訴人は，「第十六改正日本薬局方」（１６局）の記載等から，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，同一の結晶か否かは，１０本以上のピークが確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ないピークであっても，同一の結晶と判断できることもあるというのが，当業者の技術常識であったから，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角も，当業者の上記技術常識を踏まえて解釈されるべきである旨主張する。
ａしかし，そもそも，Ｘ線回折測定の回折角により結晶形態を特定した発明に係る特許出願には，結晶形態を特定するピークの本数が数本のものから十数本のものまで様々であり（乙１９～５５），何本のピークを特許請求の範囲に記載するかは，出願人の判断に委ねられているのであるから，１５本より少ないピークが一致すれば本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足する旨の控訴人の主張は，失当である。ｂまた，１６局に記載された判断基準は，医薬品の品質に関する判断基準であって，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものであると解することはできないし，特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできないことは，前記(イ)のとおりである。したがって，１６局において，複数のピークの回折角や強度が全体的に一致しているか否かを判断することが重要であることや同一のピークと判断されるものが１０本あれば十分であり，より少ないピークでも同一性が確認できることがあることが説明されているとしても，１６局の上記説明を根拠に，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークのうちの一部のピークについて同一性が認定できれば充足性を肯定し得るとはいえない。ｃしかも，本件各明細書には，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態として，結晶形態ＡないしＣが記載されているが，本件各発明の技術的範囲に属しない結晶形態Ｂ及びＣが，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されているのみで，結晶形態Ｂ及びＣに関しては，回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切ない。
本件各明細書の上記記載に照らすと，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークのうち１０本あるいはそれより少ない本数のピークの同一性が確認されただけでは，本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩を上記結晶形態Ｂ及びＣから画することができない。
ｄさらに，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には様々なものがあり，チバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦが存在し，それ以外にも存在し得ることに照らすと，本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩は，構成要件Ｃ・Ｃ’の小数点以下２桁の回折角の数値をもって特定されたピーク１５本全てを有するものであると解さなければ，他の結晶形態から，本件各発明の技術的範囲に属する結晶形態を画することができない。すなわち，例えば，チバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅは，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と「±０．２°以内」で１４本が一致するのに加え，同明細書の【図５】から，構成要件Ｃの相対強度を充足する（２５％より大きい）ことが見て取れる（甲９，乙１の１）。さらに，同明細書には，上記結晶形態Ｅが，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものであるか否かについては開示されていない。そうすると，上記結晶形態Ｅを本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩から画するには，これが構成要件Ｃ・Ｃ’に規定されたピーク１５本全てを有するものであると解するほかない。


なお，仮に，上記結晶形態Ｅが，構成要件Ｃの相対強度を充足しないとしても，控訴人が結晶形態Ａについて行った相対強度の比較（甲６１）において，機械粉砕を施していない「未粉砕品」では相対強度２５％を大きく下回る結果（１３％）が出ており，また，「第十六改正日本薬局方解説書」（甲６２）にも，「有機化合物に関して回折角の走査範囲を０°付近から４０°とし，また，同一結晶形の相対強度の差は２０％以内で同一であるとしている。一方，測定試料によっては配向，粉砕による結晶性の低下，ロット間による晶癖の違い，…などが原因となって，同一結晶間でも相対強度の差が２０％より大きくなる場合がまれに生じる。」と注記（注６）されていること，１６局では，相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向されてしまう現象）のため，かなり変動することがあることが説明されていること（甲１７，１８）からすれば，相対強度は結晶粒子の大きさや形状，測定資料の配向，粉砕による結晶性の低下などの影響を受けやすいものであると考えられる（なお，相対強度が結晶粒子の大きさや形状の影響を受けやすいものであることは，控訴人自身が主張するところである。）。そうすると，本件発明１－１は，粉砕・未粉砕を限定していないピタバスタチンカルシウム塩の発明であることに照らし，構成要件Ｃの相対強度を充足するか否かの点をもって，チバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅを本件発明１の技術的範囲から画することができるのか，疑問があるといわざるを得ない。ｅ加えて，前記(3)のとおり，本件特許１の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶性形態Ａ）。」とされていたが，平成２３年８月２４日付けの拒絶理由通知を受け，控訴人は，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角の数値を挿入する補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また，控訴人は，本件特許２の出願経過においても，平成２５年１月２５日付けの拒絶理由通知を受け，特許請求の範囲の請求項１の「１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」について，構成要件Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を挿入する補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。
仮に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の解釈において，１５本のピークの回折角の数値のうち任意の一部が一致すれば足りるとすれば，上記補正前の１本あるいは３本のピークの回折角を除く一部の回折角のみによる特定をも許容することになるから，上記各補正が，１本あるいは３本のピークの回折角をもって特定されていた特許請求の範囲を限定的に減縮するものに該当するとは，直ちにいえないことになる。
そして，控訴人は，本件特許１の出願経過における拒絶理由通知において，１本のみのピーク強度でしか特定されず，他のピークの特定がないので，公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して，上記補正を行ったのであるから，１５本のピークの回折角の数値をもって本件発明１の結晶を特定したというほかない。
以上のとおり，本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は，本件各発明の技術的範囲を，回折角の数値をもって特定された１５本のピーク全てを有する結晶に限定するものであると解される。これに反する控訴人の主張は，禁反言の原則に反する。
ｆ以上によれば，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークのうちの一部をもって充足性を判断すれば足りる旨の控訴人の主張は，失当である。
オ小括
以上のとおり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。(5)被控訴人製品及びその保存方法の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性測定方法の適否はひとまず措き，控訴人が本件訴訟において提出する測定結果（甲５，２２，２３，５８，７４）によったとしても，原判決別紙原告測定結果及び別紙甲７４測定結果のとおり，１５本全てのピークについて回折角の数値が，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の数値とその数値どおり一致するような測定結果は得られていない。そして，控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角であるとする数値は，原判決別紙物件目録記載１のとおりであり，控訴人の特定する数値に依ったとしても，１５本のうち１２本は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と相違している。そうすると，被控訴人製品及びその保存方法が，構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するものとはいえない。
(6)以上のとおり，被控訴人製品及びその保存方法は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足しないから，その余の構成要件の充足性について検討するまでもなく，被控訴人製品及びその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するとはいえない。
２争点(2)（均等侵害の成否）について
(1)控訴人は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，規定された１５本のピークの全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩はその技術的範囲に属するということができないと解釈されるとしても，被控訴人製品につき均等侵害が成立する旨主張する。
(2)均等侵害の第１要件について
ア均等侵害の第１要件は，特許請求の範囲に記載された構成と相手方が製造等をする製品又は用いる方法との異なる部分が特許発明の本質的部分でないことである。
そして，特許発明における本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であると解すべきである。


イ本件各発明は，前記１(4)イのとおり，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである。
そうすると，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする本件各発明において，特定の結晶形態をとることが，上記課題の特徴的な解決手段であるといえる。
そして，本件各明細書には，結晶形態ＡないしＣの３種類の結晶形態は，水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，結晶形態Ｂ及びＣは，「いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。」（本件明細書１【００１４】，本件明細書２【００１５】）とあるように，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存在する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されているのみで，結晶形態Ｂ及びＣに係る回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切なく，他方で，結晶形態Ａについては，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折パターンとして，別紙本件明細書１図表目録２記載のとおりの数値が記載され，同目録３記載の【図１】の記載があるのみで，それ以上の特定はされておらず，結晶形態Ａに係る回折角について，その数値に一定範囲の誤差が許容されることや１５本のピークのうちの一部のみによって結晶形態Ａを特定することができることをうかがわせる記載も一切存しない。
以上によれば，本件各発明において，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークの回折角の数値は，本件各明細書において，本件各発明の課題の特徴的な解決手段である特定の結晶形態を，他の結晶形態，すなわち本件各発明の課題の解決手段とはなり得ない結晶形態と画する唯一の構成として開示されたものであるということができる。
したがって，本件各発明において，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークの回折角の数値は，本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であるというべきである。
ウそうすると，控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角であるとする数値は，前記１(5)のとおり，原判決別紙物件目録記載１のとおりであり，控訴人の特定する数値に依ったとしても，１５本のうち１２本は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と相違するのであるから，被控訴人製品は，本件各発明と課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分において相違していることになる。
以上によれば，被控訴人製品は，均等侵害の第１要件を充足しない。
(3)均等侵害の第５要件について
ア均等侵害の第５要件は，相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことである。
イ前記１(3)のとおり，控訴人は，本件特許１の出願経過において，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角の数値を挿入する平成２３年１１月２９日付けの補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また，控訴人は，本件特許２の出願経過においても，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を挿入する平成２５年３月８日付けの補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。
控訴人は，本件特許１の出願経過における拒絶理由通知において，１本のみのピーク強度でしか特定されず，他のピークの特定がないので，公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して，上記補正を行ったのであるから，１５本のピークの回折角の数値をもって本件発明１の結晶を特定したというほかない。
そして，本件特許２は，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだした本件特許１を原出願とする分割出願であって，本件特許１に係る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり，その出願当初の特許請求の範囲の請求項１には，上記補正後の本件発明１の結晶と同じ１５本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。以上によれば，本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は，本件各発明の技術的範囲を，回折角の数値が１５本全て一致する結晶に限定するものであると解されるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と，全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は，本件各発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。したがって，被控訴人製品は，均等侵害の第５要件を充足しない。(4)以上のとおり，被控訴人製品は，本件発明１と均等なものということはできず，同様に，被控訴人製品の保存方法が，本件発明２と均等なものということもできない。
３結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求（控訴人が当審において追加した別紙製剤目録３記載の製剤に係る差止請求を除く。）をいずれも棄却した原判決は正当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，また，控訴人が当審において追加した同目録３記載の製剤に係る差止請求も，理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官     髙    部    眞規    子
裁判官     柵    木    澄    子


平成２４年９月１０日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０３５６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年８月２７日
判決
原告         中川特   殊鋼株   式会社原                  告          Ｘ原告ら訴訟代理人弁護士        小      林      康      恵
木      村      康      紀
弁理士        高      橋      徳      明
日      比      敦      士
被                  告        特許庁   長官指定代   理人         目      代      博      茂
松      本              貢
斉      藤      信      人
瀬      良      聡      機
田      村      正      明
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた判決
特許庁が不服２０１０－２７９８７号事件について平成２３年９月２１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告らは，平成２２年１月２７日，名称を「鉄粉混合物，鉄粉混合物の使用方法，鉄粉混合物の製造方法」とする発明について特許出願をし（特願２０１０－１５８２８号，公開公報は特開２０１１－１５３３５３号〔甲９〕），平成２２年８月１０日付けで特許請求の範囲等の変更の補正（甲１０）をしたが，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした（不服２０１０－２７９８７号）。その中で原告らは平成２２年１２月１０日付けで特許請求の範囲等の変更の補正（甲１６）をしたが，特許庁は，平成２３年４月２２日付けで上記補正を却下したので，原告らはさらに平成２３年６月２１日付けで特許請求の範囲の変更の補正（甲１１）をしたが，特許庁は，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は平成２３年１０月４日原告らに送達された。（以下において「原告」というときは原告らを指す。）
２本願発明の要旨
【請求項１】（本願発明１）
「鉄，及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉と，酸化鉄と，炭素と，２価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸と，を含有し，前記鉄粉と前記酸化鉄の含有量の合計を１００重量％とした場合，前記鉄粉の含有量が２５重量％以上９５重量％以下であり，前記炭素の含有量が１０重量％以上８０重量％以下であり，前記有機酸の含有量が７．７重量％以上５５重量％以下であり，水中への鉄イオン供給用途であることを特徴とする鉄粉混合物。」
３審決の理由の要点
(1)刊行物１（特開２００６－２１２０３６号公報，甲１）には，実質的に次の発明(刊行１発明)が記載されていることが認められる。「ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４などの二価鉄を含有する二価鉄含有物質と，溶出した二価の鉄イオンをキレート化するフルボ酸とフミン酸を含有する腐植含有物質と，を混合して詰め込んだ，透水性を有する袋材を，水中に設置し，生物に二価の鉄イオンを供給する水域環境保全材料。」
(2)   刊行物２（特開２００７－２６８５１１号公報，甲２）には，実質的に次の発明(刊行２発明)が記載されていることが認められる。「水中に没する状態にすることにより水中に二価の鉄イオンを発生させ，ヘドロ及び水を浄化するための鉄イオン溶出体であって，粉状鉄と粉状炭を水溶性バインダーと共に混合して固めた多数の小塊を，非水溶性バインダーで固めて所定の形状
に成形されている鉄イオン溶出体」
(3)本願発明１と刊行１の発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「酸化鉄と，２価の鉄イオンとキレートを形成する有機酸と，を含有し，水中へ
の鉄イオン供給用途である混合物」
【相違点１】
本願発明１の有機酸は，「還元性を有する」ことが特定されているのに対し，刊行１発明の「フルボ酸とフミン酸」は，「還元性を有する」ことが特定されていない点。
【相違点２】
本願発明１は，「酸化鉄」と「有機酸」の他に，「鉄，及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉」と「炭素」とを含有し，「前記鉄粉と前記酸化鉄の含有量の合計を１００重量％とした場合，前記鉄粉の含有量が２５重量％以上９５重量％以下であり，前記炭素の含有量が１０重量％以上８０重量％以下であり，前記有機酸の含有量が７．７重量％以上５５重量％以下であ」る「鉄粉混合物」であるのに対し，刊行１発明は，かかる事項を特定事項とするものでない点。(4)①フルボ酸とフミン酸が「還元性を有する」ことについては，刊行物１に記載されていないものの，例えば，特開２０００－１８９９８３号公報（特に段落【００１０】及び【００１４】。周知例１）だけでなく，特公昭５８－２４３７５号公報（特に２頁左欄１３行～右欄１６行。周知例２），特開平１０－８０７５号公報（特に段落【００１３】。周知例３），特開２００６－８９４５０号公報（特に段落【０００４】。周知例４）に記載されているように周知の技術事項である。してみれば，刊行１発明の「フルボ酸とフミン酸」が「還元性を有する」ことは，当業者には自明のことといえるから，相違点１は実質的なものではない。また，刊行１発明において，「フルボ酸」と「フミン酸」を「還元性を有する」ものであると特定し，相違点１に係る本願発明１の発明特定事項を導出することは，当業者であれば容易になし得る。


②刊行２発明の「鉄イオン溶出体」は，ヘドロ及び水を浄化するためのものであるから，刊行１発明と刊行２発明とは，「水域環境保全」という同一の分野に属するものということができ，さらに，水中に二価の鉄イオンを供給するという課題も共通するから，「酸化鉄」と「有機酸」との「混合物」とみることができる刊行１発明において，刊行２発明の「鉄粉」と「炭素」とを含有する「鉄粉混合物」を付加することは，当業者であれば容易に想到し得ることといえ，このことを具体化するにあたり，複数の成分を混合して水処理剤を製造する際に，各成分の含有割合を検討し，効果的な含有割合とすることは，当業者の常套手段であること（例えば，特開平４－１９０８９４号公報の２頁右上欄１５行～１９行。周知例６）を踏まえれば，例えば，鉄粉を５０重量部，酸化鉄を５０重量部として鉄粉と酸化鉄の合計が１００重量部となるようにした上で，炭素も５０重量部，有機酸も５０重量部として，これらの混合物とすること，さらに，「鉄粉」として普通のものである「鉄，及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉」を採用することとし，相違点２に係る本願発明１の発明特定事項を導出することは，当業者であれば容易になし得ることと認められる。
③相違点１及び２に係る本願発明１の発明特定事項を採用することにより奏される本願明細書に記載の効果について検討しても，当業者が予測し得ない格別なものは見いだせないし，相違点２に係る本願発明１の発明特定事項中の各成分の数値範囲の限定に臨界的意義があるともいえない。
したがって，本願発明１は，刊行１発明及び刊行２発明並びに周知例１～６に例示される周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点の看過）
(1)    本願発明１について
本願発明１の含有物は，①鉄，及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉，②酸化鉄，③炭素，④２価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸である。
各含有物の具体的な成分及び作用は次のとおりである。①の「鉄，及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉」は，要するに，酸化鉄ではない「金属鉄」（Ｆｅ）を意味するものである。「不可避的不純物を含む」という表現を入れたのは，金属鉄に多少の不純物が入っていることを想定して入れた表現にすぎず，特段意味があるものではない。鉄粉を入れるのは，金属鉄から二価の鉄イオン（Ｆｅ２＋）を溶出させるためである。金属鉄は，刊行１発明の含有物であり産業副産物である製鋼スラグなどに代表される「二価鉄含有物質」とは異なり，有用で高価なものであり，性質も用途も全く異なる物質である。二価の鉄イオンは，藻などの育成に役立つほか，ヘドロをはじめとした水中の汚染物等に含まれる硫化水素及び有機ハロゲン化合物などに反応することでそれらを無害化できるという副次的な作用も期待できるものである(本願明細書〔甲９〕の段落【００３１】から【００３３】)。
②の酸化鉄は，本願発明１を効果的に機能させるには，ＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４，Ｆｅ２Ｏ３またはＦｅＯＯＨであるのが好ましい（本願明細書の段落【００１９】）。酸化鉄を入れることによる機能は，（１）酸化鉄を鉄粉と接触させることで，鉄粉が局部アノード，酸化鉄が局部カソードとして作用し，金属鉄である鉄粉が酸化されることから，この酸化反応により金属鉄から二価の鉄イオンが溶出することを促進することになること，及び（２）酸化鉄がカソードとして作用している付近ではヘドロを初めとした汚染物等に含まれる硫化水素及び有機ハロゲン化合物等が還元反応により分解されやすくなり，無害化に役立つことである（本願明細書の段落【００１０】及び【００１１】）。本願発明１におけるカソードとしての作用は，後記の炭素によるものが主であるが，厳密には酸化鉄にもカソード作用があること，及び汚染物等に含まれる硫化水素及び有機ハロゲン化合物等の無害化に役立つという副次的効果もあり，本願発明１の水質環境の改善という目的にも合致することから，金属鉄を使う以上，不可避的に含まれる（生成される）酸化鉄を本願発明１の含有物として挙げたものである。
③の炭素（Ｃ）を入れたのは，鉄粉と炭素とが接触することにより，鉄粉が局部アノード，炭素が局部カソードとして作用し，金属鉄である鉄粉が酸化され，この酸化反応により鉄粉から二価の鉄イオンが溶出することからである（本願明細書の段落【００２７】）。金属鉄と炭素とを水中で触れさせると二価の鉄イオンが溶出することは，一般に知られた技術である（刊行物２〔甲２〕の段落【０００２】）。④の「２価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸」とは，具体的には，「Ｌ－アスコルビン酸，イソ－アスコルビン酸（エリソルビン酸），没食子酸，タンニンなどのカルボニル基及びヒドロキシル基をもち還元作用を有する酸」のことをいう（本願明細書の段落【００２３】）。通常の環境では，金属鉄が水中において二価の鉄イオン（Ｆｅ２＋）として溶出しても，その二価の鉄イオン（Ｆｅ２＋）は直ちに三価の鉄イオン（Ｆｅ３＋）となり，さらに沈殿してしまうため，二価の鉄イオンは長期にわたって水中に存在することができないのに対し，「二価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸」が含有された状態においては，金属鉄から溶出した二価の鉄イオンは，当該有機酸とキレートを形成し，安定化する。このため，水中に溶出した二価の鉄イオンが沈殿を生じることはなく，金属鉄から「長期にわたって２価の鉄イオンを水中に供給できるようになる。」（本願明細書の段落【００２３】）。
このように，本願発明１は，それぞれの含有物が相互に作用し，①金属鉄から，②酸化反応により，③水中という有酸素下において，二価の鉄イオンを溶出させ，溶出した鉄イオンを長期に渡って水中に供給することができる発明である。
(2)刊行１発明について
刊行１発明の含有物は，①ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４などの二価鉄を含有する二価鉄含有物質，及び②二価の鉄イオンをキレート化するフルボ酸とフミン酸を含有する腐植含有物質である。二価鉄含有物質としては，産業副産物である製鋼スラグ，具体的には，石炭溶融灰や転炉スラグが想定されている（刊行物１〔甲１〕の段落【００２７】から【００３３】）。


刊行１発明は，刊行物１の段落【００３３】，【００４１】の記載などからすると，二価鉄含有物質中の二価鉄から二価の鉄イオンが溶出するとしていることが分かる。また，二価鉄（ＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４）から二価の鉄イオンを生成するには，酸素（Ｏ）を取り除くことになるが，これは「酸化」ではないことから，刊行１発明は，酸化反応以外の反応により，二価鉄から二価の鉄イオンを溶出させているということが分かる。さらに，段落【００３８】の記載からすると，刊行１発明の二価の鉄イオンは，「無酸素下で生成した」ものであることが分かる。したがって，刊行１発明は，①二価鉄含有物質中の二価鉄から，②酸化反応以外の反応により，③無酸素下において，二価の鉄イオンを溶出させることを想定しているものと考えられる。(3)本願発明１と刊行１発明の二価の鉄イオンの溶出源及び作用の対比以上より，①本願発明１は，金属鉄を二価の鉄イオンの溶出源としているのに対し，刊行１発明は，二価鉄含有物質中の二価鉄を二価の鉄イオンの溶出源としていると考えられる。また，②本願発明１は，金属鉄を酸化することにより，二価の鉄イオンを溶出させるのに対し，刊行１発明は，二価鉄を酸化する以外の反応により二価の鉄イオンを溶出させるものである。さらに，③本願発明１は有酸素下で二価の鉄イオンを溶出させるものであるのに対し，刊行１発明は無酸素下で二価の鉄イオンを溶出させるものである。そうすると，本願発明１と刊行１発明は，①二価の鉄イオンの溶出源と②溶出を導く作用とが相違し，さらに③二価の鉄イオンを有酸素下で溶出するのか無酸素下で溶出するのかという点においても異なっており，その技術思想が根本的に異なる発明であるといえる。審決は，本願発明１と刊行１発明の対比にあたって，それぞれの発明において二価の鉄イオンがどの含有物から如何なる作用によりまた如何なる環境下で溶出するかにつき検討せず，相違点を看過している。そして，上記相違点からすれば，刊行１発明から本願発明１が容易に想到できないことは明らかである。
２    取消事由２（相違点の看過）
審決は，「刊行１発明における二価鉄含有物質は，本願発明１における酸化鉄に相当するものといえる。」とした。
しかし，本願発明１における酸化鉄は，前記のとおり，ＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４，Ｆｅ２Ｏ３またはＦｅＯＯＨが好ましいものである（本願明細書の段落【００１９】）。このうち，Ｆｅ２Ｏ３は，二価鉄を含有しない物質であり，本願発明１における酸化鉄は，ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４のような二価鉄を含有する物質でなくてもよい。そうすると，刊行１発明における二価鉄含有物質と本願発明１における酸化鉄は一致せず，相違点とすべきものである。したがって，刊行１発明における二価鉄含有物質が本願発明１における酸化鉄に相当するとした審決は，相違点を看過した誤りがある。
３取消事由３（相違点の看過）
審決は，刊行１発明の含有物である腐植含有物質は「腐植」である「フルボ酸とフミン酸」を含有するものであるとし，「フルボ酸とフミン酸」が「有機酸」であるという理由から，本願発明１における「有機酸」と刊行１発明における「フルボ酸とフミン酸」とが「二価の鉄イオンとキレートを形成する有機酸」であるという点で共通すると認定した。また，本願発明１が「還元性を有する」と限定している点につき刊行１発明との相違点として認めながら，周知例１ないし周知例４からすれば「フルボ酸とフミン酸」に還元性があることは周知であることから，相違点があったとしても，刊行１発明から本願発明１の発明特定事項を導出することは当業者にとって容易になし得るとした。
しかし，原告は，本願明細書の段落【００２３】において，「有機酸」を例示しているが，これは，（ａ）「フルボ酸，グルタミン酸，エチレンジアミン四酢酸などのカルボキシル基をもつ酸，」と（ｂ）「Ｌ－アスコルビン酸，イソ－アスコルビン酸（エリソルビン酸），没食子酸，タンニンなどのカルボニル基及びヒドロキシル基をもち還元作用を有する酸」と，２つのグループに分けて例示していた。原告は，平成２３年６月２１日付けの補正（甲１１）において，このうち，（ｂ）の「還元性を有する」有機酸のみを請求項とし，本願発明１としている。したがって，(ａ）に分類されているフルボ酸は，本願発明１における「還元性を有する」有機酸から除外されている。さらに，フミン酸については，そもそも例示していないが，これはフミン酸が通常の海水や水には溶解しないからであり，原告としてはフミン酸を含有物として全く想定すらしていなかったためである。審決は，「二価の鉄イオンとキレートを形成する有機酸」といっても，本願発明１の含有物と刊行１発明の含有物とでは異なることに着目し，相違点として検討すべきであったから，このような相違点を看過した審決は誤りである。
４取消事由４（相違点の看過）
前記のとおり，フルボ酸は有機酸の具体例の一つとして挙げたにすぎないものであり，フミン酸は含有物たる有機酸として想定していないものであった。それにもかかわらず，審決が前記のとおりの認定をしたのは，例示列挙した一部が重なることを理由に，その一部よりも広い範囲と重なると何らの検討なく認定した誤った認定である。審決は，この範囲の違いを相違点として着目し，検討すべきであったのであるから，相違点を看過した審決は誤りがある。
５取消事由５（相違点１の判断における誤り）
審決は，相違点１につき，周知例１ないし周知例４（甲３～６）によればフルボ酸及びフミン酸に還元性があることが周知であることから，このような相違点があったとしても，刊行１発明から本願発明１の発明特定事項を導出することは，当業者であれば容易になし得るとした。
たしかに，審決の引用する周知例１ないし周知例４には，フルボ酸及びフミン酸が還元性を有するがごとき記載が見られる。


しかし，フルボ酸及びフミン酸は，構造，性質，機能等が定まっているものではなく，周知例の記載は，一般化できるものではない。すなわち，甲２１～２３によれば，フルボ酸やフミン酸とは，土壌などに含まれる有機酸を総称していうものであって，具体的物質が無数に含まれるものであると捉えるのが今日における理解であり，いくつかの文献には，具体的構造式などに言及するものも見られるが，それはフルボ酸やフミン酸と総称される無数の物質の中のほんの一部について分析されたものにすぎず，実際には，フルボ酸やフミン酸は，構造，性質，機能等が定まっていないことに加え，物質群の外延すら定まっていないものである。したがって，フルボ酸やフミン酸と称される物質の一部に還元性がある場合があるとしても，それが常に有する性質であるとまではいえず，フルボ酸やフミン酸に還元性があることが当業者にとって周知であるはずはない。周知例１ないし周知例４から，フルボ酸及びフミン酸に還元性があることが周知であると認定することはできない。ましてや，本願発明１で必要となる「鉄粉の酸化が抑制でき，長期にわたって２価の鉄イオンを水中に供給できるようになる」（本願明細書の段落【００２３】）程度の還元性があることが当業者にとって周知であるとはいえない。
取消事由６（相違点２の判断の誤り）
(1)本願発明１が刊行１発明及び刊行２発明から容易に想到し得る発明では
ないこと
ア刊行２発明は「水中に没する状態にすることにより水中に二価の鉄イオンを溶出させ，ヘドロ及び水を浄化するための鉄イオン溶出体であって，粉状鉄と粉状炭を水溶性バインダーと共に混合して固めた多数の小塊を，非水溶性バインダーで固めて所定の形状に成形されている鉄イオン溶出体」の発明である。刊行２発明の具体的作用としては，水中で炭と金属鉄を接触させることで二価の鉄イオンを溶出させ（甲２の段落【０００７】及び【０００８】），また，その接触状態を維持することで，鉄の表面に酸化被膜を形成させず，継続的に二価の鉄イオンを溶出させ続けるというものである（甲２の【００２３】）。
イ前記のとおり，本願発明１の含有物としての「２価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸」には，フルボ酸は除外されており，フミン酸は当初から含まれていない。このことからすれば，そもそも，刊行１発明と刊行２発明を組み合わせたところで，本願発明１とはならない。ウ仮に，この点を措くとすると，たしかに，刊行１発明と刊行２発明を組み合わせると一見すると，本願発明１の含有物と一致するようにも思える。しかし，刊行１発明は二価鉄含有物質中の二価鉄から二価の鉄イオンを溶出させる技術であるのに対して，刊行２発明は金属鉄から二価の鉄イオンを溶出させる技術であって，本願発明１と刊行１発明の関係と同様に，二価の鉄イオンの溶出源を全く異にする技術であり，異なる作用を用いた発明である。
また，審決は，刊行１発明と刊行２発明とは「水域環境保全」という同一の分野に属するとしたが，甲１の段落【００１５】，甲２の段落【０００１】の記載からすると，刊行１発明が自然界の中で鉄イオンを供給し水域環境保全をどのように図るかに係る発明であるのに対し，刊行２発明は，風呂や水の配管等も想定していることから明らかなとおり，自然界における水域に限らず，一般生活における水場も含め，水の浄化をどのように図るかの発明であるといえる。そして，ここでいう水の浄化は，風呂や水の配管に藻を成長させるはずはないことから，刊行１発明のように藻の生育によることは予定していないと考えられる。加えて，甲２には，そもそも「水域環境保全」という限定された分野の発明であることは記載されていない。このような相違点に鑑みると，刊行１発明と刊行２発明とは，異なる分野の発明であるといえる。
さらに，審決は，刊行１発明と刊行２発明は，水中で二価の鉄イオンを供給することを課題とする点で共通するとするが，刊行１発明は，「酸化されにくい安定的なフルボ酸鉄として二価の鉄イオンを効率的に生物へ供給することを可能とする水域環境保全材料及び水域環境保全方法を提供する」（甲１の【要約】欄中の【課題】）ことが課題であるのに対し，刊行２発明は，「効率的な鉄イオンの溶出を長期に亘りコンスタントに持続させることができる安価な鉄イオン溶出体の提供」（甲２の【要約】欄中の【課題】）をすることが課題である。すなわち，刊行１発明は，溶出した二価の鉄イオンをどのように水中で二価鉄のまま維持することができるかが課題であるのに対し，刊行２発明は，溶出体から二価の鉄イオンが溶出するのをどのように長期間継続させるかが課題なのである。現に，刊行１発明は，二価の鉄イオンを継続的に供給するために，フルボ酸やフミン酸をキレート剤として入れているのに対し，刊行２発明は，炭と鉄の接触状態を維持することで，鉄の表面が酸化被膜で覆われることがないようにし，キレート剤を入れることもなく，長期間，二価の鉄イオンの溶出の効果が持続できるようにしているのである（甲２の段落【００２３】）。以上のとおり，刊行１発明と刊行２発明は，課題も異なる。加えて，双方にそれぞれを合わせることを示唆する記載はなく，かえって，前記のとおり，刊行１発明については，二価の鉄イオンの溶出源として，金属鉄を分離した後の製鋼スラグや石炭溶融灰といったコストのかからない（むしろ処分にコストがかかる）産業副産物の有効利用を目論んでおり（甲１の段落【００２７】及び【００４７】），それよりも高価であり，わざわざ分離したばかりの金属鉄を加えて二価の鉄イオンの溶出源とするようなことは，そもそも発想として明確に排除しているといえる。
(2)含有割合の検討について
審決が含有割合を検討することが当業者にとって常套手段であるとする根拠として挙げている刊行物１も周知例６（甲８）も，既に一定の効果を発揮している発明を自ら考案し，それを実施するに当たり，含有割合を検討しているにすぎないものである。これに対し，本願発明１が，仮に，これが刊行１発明と刊行２発明を組み合わせたものであるという審決の理解に立つとしても，組み合わせた際の効果を確かめるため，さらには，双方の環境等の矛盾点を解消するため，その実施態様の調整も合わせた含有割合の検討をするという複合的な作業を行う必要があった。すなわち，一定の効果を発揮している発明の実施にあたり，含有割合を検討するという場合に比べて，様々な事情を考慮した検討がなされるのである。したがって，刊行物１や周知例６（甲８）をもってして，２つの発明を組み合わせたうえで含有割合を検討することが，当業者にとって常套手段であるということはできない。
(3)小括
以上から，刊行１発明と刊行２発明とを組み合わせることは，容易に想到し得ることではなく，２つの発明を組み合わせた上で，含有割合を検討するのは常套手段とはいえないことは明らかである。
７取消事由７（相違点２の判断の誤り）


(1)本願発明１の数値限定に臨界的意義が不要であること数値限定発明において進歩性が認められる場合に臨界的意義が必要か否かについては，「一般に，明細書に発明の数値限定の下限以下及び上限以上の実験結果について記載されておらず，明細書上，数値限定の臨界的な意味が存することが判然としなくとも，このことから直ちに当該発明の数値特定の技術的意義を否定し去ることはできず，むしろ，発明がその構成要件における数値の特定ないし上限値及び下限値の設定において公知技術と相違し，当該発明と公知技術の相異なる当該数値の特定がそれぞれ別異の目的を達成するための技術手段としての意義を有し，しかも，当該発明がその数値の特定に基づいて公知技術とは明らかに異なる作用効果を奏するものであることが認められるときは，当該発明の数値特定の困難性を肯認することは妨げられないというべきである。」（東京高判昭和６２年７月２１日，特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第２章２．５（３）④「数値限定を伴った発明における考え方参照）。
かかる基準にしたがって比較すると，まず，刊行１発明には，数値限定がないことから，数値限定の設定において相違があるのは明らかである。また，本願発明１の課題は，「水中に鉄イオンを良好に供給して，藻場の再生を促進し，水質環境を改善することができる鉄粉混合物を提供する」（本願明細書【要約】欄中の【課題】）点にあるのに対し，刊行１発明は，前記で引用した「酸化されにくい安定的なフルボ酸鉄として二価の鉄イオンを効率的に生物へ供給することを可能とする水域環境保全材料及び水域環境保全方法を提供する」ことに加えて，「製作から水域での使用までの簡易化とコスト低減を図り」（甲１の【要約】欄中の【課題】）それを実現することも課題としている。すなわち，本願発明１が材質等にこだわらず，単に藻場の再生を目的とする技術であるのに対し，刊行１発明は，「低コストに」水域環境保全を図ることを目的とする技術である。これは，前記のとおり，本願発明１が高価な金属鉄を用いる発明であるのに対し，刊行２発明が二価鉄含有物質，すなわち，製鋼スラグのような産業副産物を用いる技術であることに顕著に表れている。したがって，本願発明１における数値の特定は，数値の特定がなされていない刊行１発明とは別異の目的を達成するための技術手段としての意義を有するものであるといえる。
さらに，本願発明１と刊行１発明の前提とする作用が全く異なるのは前記のとおりであるが，効果については，実施例において，刊行１発明が，各実施例を数十日単位で行い，その中で効果があったことを示すに留まるのに対し（甲１の段落【００８４】から【００９１】），本願発明１が実験開始から４日後の鉄イオン溶出量試験を行ったり（本願明細書の段落【００３８】），藻の成長実験において２週間後における効果を記載しており，数値限定内の実施例において実際に藻の成長が顕著に見られたこと（本願明細書の段落【００３９】，【００６０】及び【００６１】）からすると，本願発明１の方がより少ない日数で，二価の鉄イオンを効率的に水中に供給し，実際にその効果のある発明であることが分かる。以上からすると，本願発明１の数値限定に臨界的意義は不要であり，それがなくとも，進歩性が認められる要件を満たしているといい得る。
(2)本願発明１の数値の上限について
本願発明１は，含有物の比率について上限についても数値限定をしているが，審決は，「有機酸の含有量が少ないと，効果が十分に得られないことは，当業者であれば容易に予測し得る当然のことである」として，数値限定についての検討をそれ以上に行っていない。これが検討不十分な判断であるのは明らかであり，審決は誤りである。
なお，下限については，実施例６及び実施例７の比較からすると，３．１重量％の場合（実施例６）に比べ，７．７重量％の場合（実施例７）における鉄イオンの溶出量が顕著に多いことから設定した。上限については，本願発明１は加圧成型し，定形で成形されるものであるが（本願明細書の段落【００２６】），当該上限以上となると，成形時に搗き立ての柔かい餅のような状態となり，所望の形状にすることができず水中で定形を維持できないばかりか，分散をしてしまうことから，実施例としての効果を測るまでもなく排除したためである。
さらに，上限について，実際に上限以上の実験を含めて行ったが（甲２５），その結果からすると，本願発明の効果を奏する範囲は，７．７重量％以上５５重量％以下である。
(3)    小括
以上から，本願発明１の数値の限定に臨界的意義が不要であるにもかかわらずこれが必要であるという前提で判断をしたこと，及び上限について十分に検討しなかったことから，審決の判断は誤りである。
８取消事由８（刊行物１に記載された発明の認定の誤り）前記のとおり，刊行物１（甲１）の段落【００１４】から【００８３】を総合すれば，刊行１発明は，無酸素下という条件の下，二価鉄含有物質中の二価鉄から二価の鉄イオンを溶出させることを想定していることになる。しかし，刊行１発明に記載された各実施例は，実施例１は，沖合２５０ｍからの海水を用いた実験であり（甲１の段落【００８４】），実施例２や実施例３は，現実の海域を使用した実験であり（甲１の段落【００８７】及び【００８９】），海水・海域には酸素が存することから，いずれも酸素がない状態での実験ではなく，無酸素下での二価の鉄イオンの溶出という前提と矛盾する。他の研究結果（甲２６～２８）によれば，海中に二価鉄含有物質と人工腐植物質を同時に入れた場合，二価鉄含有物質中の二価鉄から二価の鉄イオンが若干溶出することはあるが，それよりも人工腐植物質からの溶出の方が圧倒的に多いことが認められるところ，刊行物１の実施例についてみると，実施例１ないし３のいずれにおいても顕著に植物の成長に効果を上げているのは，腐植含有物質が入っているもののみである。そうすると，刊行１発明は，二価の鉄イオンの溶出源として二価鉄含有物質中の二価鉄を想定しているにもかかわらず，実施例において効果を上げた二価の鉄イオンの溶出源は異なるものであったと推察できるが，審決は，刊行１発明について，二価の鉄イオンの溶出がどのように行われているか疑わしい点を認定せずに判断を行っており，誤りがある。
なお，鋼鉄スラグからは二価の鉄イオンの溶出がないとの論文も存在する（甲２６～２８）。
第４被告の反論
便宜上，審決の認定・判断の順にならい，取消事由８（刊行１に記載された発明の認定の誤り），取消事由１（相違点の看過），取消事由２～４（一致点の認定の誤り），取消事由５（相違点（一）の判断における誤り），取消事由６～７（相違点（二）の判断の誤り）の順に反論する。
１取消事由８に対し


(1)刊行物１には，「フルボ酸鉄は，無酸素下で生成した二価鉄イオン（Ｆｅ２＋）がキレート剤（錯体）としてフルボ酸と結合して生成されるものである。」（段落【００３８】）との記載があるが，この記載をもって，刊行１発明は，無酸素下で二価の鉄イオンを溶出させることを想定しているというのは，刊行物１の記載を正解するものではない。このことは，刊行物１中の他の記載をみれば明らかである。すなわち，刊行物１の段落【００１５】，【００２５】，【００９３】の記載をみるだけでも，刊行１発明は，魚類が生息することができる程度に十分な酸素が存在する普通の海や河川などの水域において使用され，そこで二価の鉄イオンを溶出させるものであることは明らかである。そして，刊行物１によれば，二価の鉄イオンは水中の酸素によって酸化され易いものであるといえるから（段落【０００６】），刊行物１の段落【００３８】の記載における「無酸素下」というのは，水中の酸素に接し酸化される前の極めて限定的な状態をいうものと解するのが自然である。よって，刊行物１に記載の各実施例において，酸素が存在する条件下で実験がなされていても，何ら矛盾はない。刊行１発明は刊行物１の記載において矛盾する発明である旨の原告の主張は，失当である。
(2)また，原告は，刊行１発明は二価鉄含有物質中の二価鉄から二価の鉄イオンを溶出させることが疑わしい発明である旨主張するが，刊行物１の段落【００４１】，【００４７】の記載からみて，刊行１発明において，二価の鉄イオンは二価鉄含有物質として使用する製鋼スラグから溶出するものであるのは明らかである。(3)さらに，甲２６～２９は，製鋼スラグが二価鉄の溶出源であることを否定するものではない。
２取消事由１に対し
原告は，本願発明１が，①金属鉄を二価の鉄イオンの溶出源とするものであり，②金属鉄を酸化することにより二価の鉄イオンを溶出させるものであり，③有酸素下で二価の鉄イオンを溶出させるものであるとの前提に立脚し，これら①，②，③についての相違点を看過した審決は，誤りであると主張する。しかし，新規性や進歩性といった特許法２９条所定の特許要件について審理の対象となる発明は，特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきものであるところ，審決は，平成２３年６月２１日付けの手続補正（甲１１）により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載に基づいて，審理の対象となる本願発明１を前記のとおり認定した。かかる認定によれば，本願発明１は，含有する成分，含有する成分の含有割合及び用途のみが特定された「鉄粉混合物」の発明であることは明らかである。すなわち，本願発明１は，①金属鉄を二価の鉄イオンの溶出源とすること，②金属鉄を酸化することにより二価の鉄イオンを溶出させること，③有酸素下で二価の鉄イオンを溶出させること，については特定されていない。このことは，本願発明１が，①何を二価の鉄イオンの溶出源とするか，②どのような反応により二価の鉄イオンを溶出させるか，③どのような環境下で二価の鉄イオンを溶出させるか，について問わない「鉄粉混合物」の発明であることを意味する。したがって，本願発明１が，①金属鉄を二価の鉄イオンの溶出源とするものであり，②金属鉄を酸化することにより二価の鉄イオンを溶出させるものであり，③有酸素下で二価の鉄イオンを溶出させるものであることを前提とする原告の主張は，本願発明１を，特許請求の範囲以外の本願明細書の記載に基づいて限定的に解釈するという誤った前提に立脚するものであり，失当である。また，仮に，本願発明１に関し，上記①，②，③について限定的な解釈をしたとしても，上記①，②については，審決において「鉄粉」の有無を相違点として検討していること，及び上記③については，刊行１発明が用いられる環境も当然に「有酸素下」であり相違点とならないことを踏まえれば，原告の主張の当否は，審決の結論を左右しない。
３取消事由２～４に対し
(1)取消事由２及び４に対し
刊行１発明の「二価鉄含有物質」は，審決が認定したように「ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４など」である。また，本願発明１の「酸化鉄」は，本願明細書（甲９）の記載によれば，その具体的実施の態様として，「ＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４，Ｆｅ２Ｏ３またはＦｅＯＯＨ」（段落【００１９】）を含むものである。さすれば，刊行１発明の「二価鉄含有物質」が，本願発明１の「酸化鉄」の具体例の一つと一致する以上，刊行１発明の「二価鉄含有物質」は，本願発明１の「酸化鉄」に相当するといえる。しかも，本願発明１は，「酸化鉄」として，「ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４など」を除外する旨を特定するものでもない。
同様に，刊行１発明の「フルボ酸」が，本願発明１の「有機酸」の具体例の一つと一致する以上，刊行１発明の「フルボ酸」は，本願発明１の「有機酸」に相当するといえる。
よって，原告主張の取消事由２及び４は，理由がない。
(2)取消事由３に対し
ア前記のとおり，進歩性の要件について審理の対象となる発明は，特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきものであるところ，本願発明１の「有機酸」は，「２価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸」であって，このこと以外にそれに含まれる具体的な物質について何ら特定されていない。フルボ酸やフミン酸が本願発明１の「有機酸」から除外される旨の原告の主張は失当である。
そして，フルボ酸やフミン酸は，「２価の鉄イオンとキレートを形成する」有機酸であることが明らかであり（甲１の段落【００３８】，段落【００５２】），かつ，後記のとおり，フルボ酸やフミン酸が「還元性を有する」ことは，本件出願時における技術常識であるから，刊行１発明の「フルボ酸」や「フミン酸」は，本願発明１の「２価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸」に該当する。よって，刊行１発明の「フルボ酸」や「フミン酸」が，本願発明１の「有機酸」と相違しないとした審決の判断に誤りはない。


イ原告は，平成２３年６月２１日付けの手続補正（甲１１）において，本願明細書の段落【００２３】に例示されている「Ｌ－アスコルビン酸，イソーアスコルビン酸（エリソルビン酸），没食子酸，タンニンなどのカルボニル基及びヒドロキシル基をもち還元作用を有する酸」のみを本願発明１の「還元性を有する」有機酸として特定した旨主張するが，かかる主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであって，同じく本願明細書の段落【００２３】に例示されている「フルボ酸，グルタミン酸，エチレンジアミン四酢酸などのカルボキシル基をもつ酸」が本願発明１の「有機酸」から除外されるという主観的な後出しの解釈に基づくものという他はなく，全くの失当である。本願明細書において，「有機酸」に関し，「フルボ酸，グルタミン酸，エチレンジアミン四酢酸などのカルボキシル基をもつ酸」（（ａ）グループ）と，「Ｌ－アスコルビン酸，イソーアスコルビン酸（エリソルビン酸），没食子酸，タンニンなどのカルボニル基及びヒドロキシル基をもち還元作用を有する酸」（（ｂ）グループ）とに分かれた例示がされているとしても，そのことは，本願発明１の「還元性を有する」有機酸が，上記手続補正により，上記（ｂ）のグループに例示されているもののみに限定して解釈されるべき根拠にはなり得ない。ましてや，上記（ａ）のグループに例示されているものが，本願発明１の「還元性を有する」有機酸から除外される根拠にもなり得ない。
また，上記手続補正により補正された特許請求の範囲には請求項が７つあるが，そのうち，請求項１を引用する請求項２には，本願発明１に係る請求項１の「有機酸」に関し，「前記有機酸は，カルボキシル基をもつ酸，またはカルボニル基及びヒドロキシル基をもつ酸であること」との記載がある。そうすると，本願発明１の「有機酸」は，少なくとも「カルボキシル基をもつ酸」と「カルボニル基及びヒドロキシル基をもつ酸」の両方を含むといえるところ，このうち，前者の「カルボキシル基をもつ酸」が上記（ａ）のグループに対応し，後者の「カルボニル基及びヒドロキシル基をもつ酸」が上記（ｂ）のグループに対応していることからみれば，本願発明１の「有機酸」は，上記（ａ）のグループと上記（ｂ）のグループとを区別せず，両方を含み得るものであるといえる。
さらに，そもそも上記（ａ）のグループと上記（ｂ）のグループは，明確に区別し得るものではない。すなわち，上記（ｂ）のグループに例示されている「没食子酸」は，その化学構造からみると，カルボキシル基（－ＣＯＯＨ）をもつ酸ということもでき（乙１），上記（ａ）のグループに分類することも可能なものである。
４取消事由５に対し
(1)    フルボ酸やフミン酸に還元性があることは当業者にとって周知であるこ
とについて
原告は，フルボ酸やフミン酸に還元性があることは当業者に周知でないと主張するが，フルボ酸やフミン酸に還元性があることは，審決に引用された周知例１～４（甲３～６）から裏付けられるだけでなく，乙２（６頁左欄４～６行，６頁左欄８～１８行，６頁左欄下から６～４行，６頁右欄最下行～７頁左欄３行，７頁右欄７～９行）からも裏付けられる。そして，周知例１～４，乙２では，フルボ酸やフミン酸の還元性について，フルボ酸やフミン酸に属する個々の具体的な物質に特有の性質として記載されているのではなく，フルボ酸やフミン酸という物質群の一般的な性質として記載されているのであるから，フルボ酸やフミン酸は，これら物質群の一般的な性質として還元性を有するものであることが，本件出願時において周知であるということができる。このことは，フルボ酸やフミン酸に関し，これら物質群の外延が定まっていないということにより左右されない。よって，フルボ酸やフミン酸の性質，機能等が今日において定まっていないという原告の主張は，明らかな誤りである。
そうすると，フルボ酸及びフミン酸のすべてに還元性があると解するのが自然であって，刊行物１（甲１）に接した当業者であれば，刊行１発明のフルボ酸やフミン酸を還元性を有するものとして認識する。しかも，原告の主張は，フルボ酸やフミン酸の構造，性質，機能等が定まっていないので，フルボ酸及びフミン酸のすべてに還元性があるとはいえないことをいうにとどまる。そして，一件記録上，フルボ酸やフミン酸に属する個々の具体的な物質の一部に還元性を有さないものがあることを認めるに足りる証拠はない。
(2)「鉄粉の酸化が抑制でき，長期にわたって２価の鉄イオンを水中に供給で
きるようになる」程度の還元性について
本願明細書（甲９）の記載によれば，本願発明１が奏する「鉄粉の酸化が抑制でき，長期にわたって２価の鉄イオンを水中に供給できるようになる」という作用効果は，「有機酸の還元作用」によるものとされる（段落【００２３】）。ところで，この作用効果の程度は，有機酸の還元作用（還元能）の強弱に左右されるものと推察されるところ，還元能を有する限り，弱いなりにも上記作用効果を発揮し得ると解される。かかる解釈は，本願明細書における「有機酸の還元作用（に）より，鉄粉の酸化が抑制でき，長期にわたって２価の鉄イオンを水中に供給できるようになる。」（段落【００２３】）との記載に照らしてみても，また，還元性を有するフルボ酸やフミン酸等の腐植物質が，黄鉄鉱（ＦｅＳ２）の酸化を抑制するとの作用効果を発揮し得ること（乙２）に照らしてみても，自然な解釈である。なお，原告は，審判段階における平成２３年６月２１日付け意見書（甲１９号証）において，「補正後の本願の請求項１に係る発明では，有機酸を，還元性を有するものに限定しております。これにより，有機酸が還元性を有していない場合と比較して，鉄粉から溶出した２価の鉄イオンを水中で長期にわたって維持できる，という顕著な効果を得ることができます。」（２頁（３）第一段落），「本願の請求項１に係る技術のように，有機酸が還元性を有する場合，この有機酸の還元作用により，Ｆｅ２＋がＦｅ３＋に酸化されることを抑制できます。」（３頁下から２つ目の段落）と主張していた経緯があり，上記解釈は原告の当該主張に沿うものである。してみれば，前記のとおり，フルボ酸やフミン酸に還元性（還元能）があることが当業者に周知である以上，フルボ酸やフミン酸は，程度の差こそあれ，本願発明１の上記作用効果を発揮し得る程度の還元性（還元能）を有するものであるといえる。
５取消事由６及び７に対し
(1)取消事由６に対し


刊行１発明と刊行２発明とは，「水域環境保全」という同一の分野に属することに加え，水中に二価の鉄イオンを供給するという課題が共通する。両発明の間に異なる点があったとしても，上記共通点があれば，両発明を組み合わせる動機として十分である。すなわち，刊行２発明は，水中に二価の鉄イオンを供給することによりヘドロを浄化することに加え，水中微生物や植物の繁殖の場として活用し得る他，水を浄化するという作用効果を奏するものであるところ（甲２の段落【００２５】～【００２６】），このような作用効果は，「水域環境保全」ために利用する刊行１発明の実施をする際にも当然に所望されることであるから，刊行１発明と刊行２発明に接した当業者であれば，両発明を組み合わせることに動機を持つというべきである。
また，原告は，刊行１発明においては，二価の鉄イオンの溶出源として，金属鉄を分離した後の製鋼スラグといったコストのかからない産業副産物の有効利用を目論んでおり，それよりも高価な分離したばかりの金属鉄を用いるような発想が排除されている旨主張するが，刊行１発明において，二価の鉄イオンの溶出源として，製鋼スラグといった産業副産物の有効利用を目的としているとしても，そのことをもって，金属鉄を二価の鉄イオンの溶出源として用いるような発想が排除されているとはいえない。原告のかかる主張は，金属鉄としては，高価で分離したばかりのものが用いられるとの前提に立脚するものであるが，乙４によれば，金属鉄として，鉄の表面の一部が酸化されて酸化鉄になったものが，本件に係る技術分野において利用されている事実が認められ（段落【００１９】），また，乙５（特開平１０－４６５８５号公報），６（特開２００３－２６６０５６号公報）によれば，金属鉄として，使用済カイロ等の廃材（乙５の段落【００３０】）や，使い捨てカイロの未使用品（乙６の段落【０００１】）が広く利用されている事実が認められることからすると，金属鉄は，必ずしも高価で分離したばかりのものに限定されない。さらに，原告は，２つの発明を組み合わせた上で含有割合を検討することが，当業者にとって常套手段であるということはできない旨主張するが，審決は，２つの発明を組み合わせた上で含有割合を検討することが，当業者にとって常套手段であるとしているのではない。審決において常套手段であるとしているのは，「複数の成分を混合して水処理剤を製造する際に，各成分の含有割合を検討し，効果的な含有割合とすること」であり，審決は，刊行１発明と刊行２発明とを組み合わせるにあたり，かかる常套手段を考慮することは，当業者であれば容易になし得ることと判断したのである。そして，複数の成分の含有割合を検討する際に，どの成分であっても含有量の不足があれば有効に機能しなくなることは，当業者が当然に予測することであるから，そのようなことがないように，各成分の含有割合を偏りのない等量比とすることは，当業者であれば真っ先に想定することである。してみれば，前記のとおり，刊行１発明と刊行２発明を組み合わせることに動機づけがあるから，鉄粉を５０重量部，酸化鉄を５０重量部として鉄粉と酸化鉄の合計が１００重量部となるようにした上で，炭素も５０重量部，有機酸も５０重量部として，各成分の含有割合を等量比とする場合を含む本願発明１の数値範囲の設定は，当業者にとって何ら困難なことでない。
これについて，原告は，両発明を組み合わせた上で含有割合を検討する場合には，一定の効果を発揮している発明の実施のために含有割合を検討するという場合に比べて，様々な事情を考慮した検討が必要となる旨主張する。しかし，かかる主張は，根拠が示されておらず，「様々な事情」の内容も明らかでない。しかも，含有割合を定める際，常に「様々な事情」を考慮しなければならない理由はない。そもそも，本願発明１については，その各成分の含有割合に有意な技術的意義を認めることができないから，本願発明１の進歩性，特に含有割合を検討するにあたり，考慮されるべき特段の事情は認められない。すなわち，本願明細書（甲９）によれば，鉄粉の含有量（含有割合）については段落【００１７】に，炭素については段落【００２２】に，有機酸については段落【００２４】にそれぞれ記載されているところ，これら記載は，特定の範囲の含有割合が定性的な意味で好ましい旨を開示するにとどまる。本願明細書からは，本願発明１の数値範囲内のすべてにおいて，範囲外のものに比し，顕著な効果を奏するとはいえず，よって，本願発明１の各成分の含有割合は，課題を解決するための手段として，意味のある特定事項ということはできない。そして，刊行物１によれば，刊行１発明は，二価の鉄イオンをフルボ酸鉄として効率的に生物へ供給することを目的としているから（段落【０００７】），この目的を達成するために含有割合を定めることは当業者が容易になし得ることであるし，また，コスト低減（段落【０００７】）という他の目的も考慮して含有割合を定めることも当業者が容易になし得ることである。このように，当業者が想定し得る目的の範囲内で，どの目的をどの程度重視するかは，適宜設定することである。
(2)取消事由７に対し
ア原告は，本願発明１は，材質等にこだわらず，単に藻場の再生を目的とする技術であるのに対し，刊行１発明は，「低コストに」水域環境保全を図ることを目的とする技術であって，本願発明１における数値範囲の特定は，数値範囲の特定がなされていない刊行１発明とは別異の目的を達成するための技術手段としての意義を有する旨主張する。
しかし，原告が主張する「材質等にこだわらない」という事項は，本願明細書中に記載がない。原告が当該事項の根拠としている「水中に鉄イオンを良好に供給して，藻場の再生を促進し，水質環境を改善することができる鉄粉混合物を提供する」（本願明細書の【要約】欄中の【課題】）との記載をみても，この記載は「材質等にこだわらない」ことを意味するものではない。原告の主張には，根拠がない。そして，刊行１発明の課題である「水域環境保全」は，藻場の再生を含む概念であり（段落【００２４】，段落【００９３】），本願発明１の「藻場の再生」という課題と共通することは明らかである。


これらのことから，本願発明１における数値範囲の特定が，刊行１発明とは別異の目的を達成するための技術手段としての意義を有するとはいえない。イ原告は，本願発明１の方が，刊行１発明より，二価の鉄イオンを少ない日数で効率的に水中に供給し得るという効果を奏する旨主張する。しかし，原告のかかる主張は，本願明細書に記載された実施例と刊行物１に記載された実施例との比較に基づくものであるところ，同一の条件下で比較されたものであれば格別，同一の条件でないものとの比較から，本願発明１が刊行１発明よりも二価の鉄イオンを少ない日数で効率的に水中に供給するといった有意な効果を奏するとまではいえない。例えば，二価の鉄イオンの溶出速度は，少なくとも，その溶出源の表面積（水との接触面積）やその溶出源付近の水温等の条件に依存するといえるところ，上記比較において，そのような条件が同じであると解すべき合理的理由はない。ウさらに，原告は，本願発明１の数値範囲の上限の技術的意義として，成形物にしたときの不具合を防止する旨主張しているが，本願発明１は，成形物に限定されていないから（成形物にする旨の特定は，請求項１を引用する請求項６においてされているにすぎない。），原告の上記主張は，本願発明１に係る特許請求の範囲（請求項１）の記載に基づかないものである。
また，本願発明１の数値範囲の技術的意義については，本願明細書の段落【００１７】，【００２２】，【００２４】にそれぞれ記載されてはいるが，本願明細書には，成形物にしたときの不具合を防止することについての記載はない。原告の上記主張は，本願明細書の記載にも基づかないものである。
エ原告は，実験報告書（甲２５）による実験から，本願発明１の数値範囲は，本願発明１の効果を奏する範囲としての技術的意義を有する事実が認められる旨主張するが，上記実験報告書には，鉄粉，酸化鉄及び炭素の各含有割合について何ら記載されておらず，上記実験は，本願発明１の再現実験であるということはできない。また，上記実験では，有機酸としてＬ－アスコルビン酸のみが用いられているにすぎず，上記実験報告書には，本願発明１の有機酸に属する他の有機酸（イソ－アスコルビン酸，没食子酸，タンニンなど）を用いた場合についての記載はなく，また，他の有機酸を用いた場合において，Ｌ－アスコルビン酸を用いた場合と同様の結果になると推測し得る合理的理由もないから，上記実験は，有機酸としてＬ－アスコルビン酸のみを用いた場合，すなわち，本願発明１に属するごく一部の発明の裏付けとなるにすぎない。
オそして，刊行１発明が，二価の鉄イオンを持続的に供給可能であり（段落【００１４】），生物生産性の増大や水質の浄化に寄与する藻場材料として利用し得ること（段落【００２４】）ことに照らすと，本願発明１の数値範囲の特定が，公知技術と異なる異質な効果をもたらすものでないことは，明らかである。
第５当裁判所の判断
１本願発明について
本願明細書（甲９）によれば，本願発明１につき，次のことを認めることができる。
本願発明１は，海，河川，干潟などの水域に鉄粉混合物を浸漬させることにより，鉄イオンを水中に供給し，藻場の再生と河口や運河の堆積物の有害物質を無害化して水質を改善する技術に関するものである。藻場が大規模に消滅する「磯焼け」と呼ばれる現象については，鉄イオンが藻などの植物の生育に欠かせないものであり，二価の鉄イオンとして吸収されることが有効であることから，鉄と炭を水溶性バインダーとともに混合して固めた塊を非水溶性バインダーで固めた鉄イオン溶出体により鉄イオンを河川や海などの水域に供給することで藻場の消滅を防ぐ技術が存在したが（刊行物２），鉄イオン溶出体を置いた場所から少し離れた場所では藻場再生の十分な効果が得られなかったり，長期にわたって効果が維持されないという課題があった。その理由としては，溶存酸素の存在する水中では溶出した鉄イオンが酸素によって酸化され三価となり二価の状態で維持できないことや，水中あるいは海中において，溶出した鉄イオンは炭素表面で酸素が還元されることによって生成するＯＨイオンによって水酸化鉄を形成するため，鉄が継続して鉄イオンに溶出される反応が抑制されることがあった。本願発明１は，このような課題の解決を目的とし，その手段として，鉄粉，酸化鉄，炭素及び二価の鉄イオンとキレートを形成する有機酸を含有する鉄粉混合物を採用したものである。本願発明１においては，鉄粉と炭素が接触することにより電子の移動が生じ，鉄粉が局部アノード，炭素が局部カソードとして作用し，これにより鉄粉の酸化反応が進行して局部アノード側からの鉄の溶出が促進されるとともに，溶出した二価の鉄は有機酸とキレート反応して，安定して二価の鉄イオンの状態で維持することができ，鉄の溶出を抑制する水酸化鉄を形成しにくいことにより二価の鉄イオンとして安定して供給できるようになる。
２刊行１発明について
刊行物１（甲１）によれば，刊行１発明につき，次のことを認めることができる。刊行１発明は，腐植及び二価鉄を使用した水域環境保全材料に関するものであって，二価の鉄イオンは水中の酸素によって酸化されやすく，三価の鉄イオンになって即座に粒状鉄（Ｆｅ２Ｏ３）として沈降し，生物が摂取することが不可能となることから，製作から水域までの使用の簡易化とコスト低減を図りながら，酸化されにくい安定的なフルボ酸鉄として二価の鉄イオンを効率的に生物へ供給することを可能にする水域環境保全材料を提供することを目的とし，その解決手段として透水性を有する袋材に，二価鉄含有物質（ＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４）と腐植含有物質（フルボ酸等）とが詰め込まれているという構成を採用したものであることが認められる。
３刊行物２発明について


刊行物２（甲２）によれば，刊行１発明につき，次のことを認めることができる。刊行２発明は，水槽，河川，海等の水中に没する状態にすることにより水中に鉄イオンを発生させる鉄イオン溶出体に関するものである。従来の鉄イオン溶出体としては，気泡コンクリート製魚礁本体の中空部に鉄と鉄に比べ電位の高い金属（グラファイトなど），炭との混合物を充填して海水中に沈めることにより鉄イオンを溶出させるようにした技術が存在したが，鉄と炭素が接触している部分において，最初のうちは鉄イオンが供給されるが，鉄イオンの溶出により鉄が小さくなると炭素との接触が解除され，鉄の表面に硬質の酸化被膜が形成されてそれ以後の鉄イオンの効率的な溶出が停止されるといった問題があったことから，かかる問題を解決することを目的としたものである。刊行２発明においては，鉄と炭を水溶性バインダーで共に混合して固めた多数の小塊を非水溶性バインダーで固めて所定の形状に成形されている構成としたことで，これを水中に没した状態とすると，水と接する小塊では水溶性バインダーが徐々に溶けることで鉄と炭が接触し，これにより，炭に比べて電気陰性度及び又は電位の低い方の金属である鉄が酸化され，鉄イオンを溶出し出し，鉄と炭の接触状態が維持されることで局部電池を作り，鉄の表面に酸化被膜が形成されることがないため，鉄が酸化してなくなるまで鉄イオンを継続的に溶出させることができるようになったものである。
４取消事由８（刊行物１に記載された発明の認定の誤り）について(1)刊行物１には，「フルボ酸鉄は，無酸素下で生成した二価鉄イオン（Ｆｅ２＋）がキレート剤（錯体）としてフルボ酸と結合して生成されるものである。」（段落【００３８】）との記載がある。
しかし，刊行１発明の水域環境保全材料は，海水等の水中に設置して用いるものであるから，そのような発明の実施例において，海水を用いた実験及び現実の海域を使用した実験を行うことは自然なことである。そして，海水等の水中には酸素が溶存しているが，溶出した二価の鉄イオンがそのような溶存酸素と接触すれば酸化されてしまうから（刊行物１の段落【０００６】），このような事情を考慮すれば，刊行物１における無酸素下（段落【００３８】）とは，溶出した二価の鉄イオンが溶存酸素と接触する前の，局所的には酸素が存在しない環境下を意味するものと考えられる。したがって，刊行物１における「無酸素下で生成した二価鉄イオン」との記載があるからといって，刊行１発明が，無酸素下で二価の鉄イオンを溶出させることを想定しているということはできないし，実施例が海水及び現実の海域で行われたものとしても矛盾があるとはいえない。
(2)刊行物１の段落【００４１】には，二価鉄イオンは二価鉄から溶出されることが記載されている。審決は，刊行物１の記載に基づいて刊行１発明を認定しており，そこに誤りはない。甲２６～２８も二価鉄イオンの溶出源について様々な見解があることを示すにすぎず，この判断を覆すものではない。
５取消事由１（相違点の看過）について
原告は，本願発明１と刊行１発明は，①二価の鉄イオンの溶出源と②溶出を導く作用とが相違し，さらに③二価の鉄イオンを有酸素下で溶出するのか無酸素下で溶出するのかという点においても異なっており，その技術思想が根本的に異なる発明であるが，審決はこれらの点について検討せず，相違点を看過していると主張する。しかし，特許法２９条所定の要件について判断するにあたって，審理の対象となる発明は，特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきものであるところ，平成２３年６月２１日付けの手続補正（甲１１）により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載によれば，本願発明１は，含有する成分，含有する成分の含有割合及び用途は特定されているものの，原告主張の上記①～③を特定していない。したがって，審決が刊行１発明と本願発明１の一致点及び相違点を認定するに当たり，上記①～③の点を挙げていないとしても，相違点を看過したということはできない。６取消事由２（相違点の看過・一致点認定の誤り）について刊行１発明の「二価鉄含有物質」は，「ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４などの二価鉄を含有する」ものであるところ，この「ＦｅＯやＦｅ３Ｏ４」は鉄の酸化物，すなわち酸化鉄である。また，本願発明１の「酸化鉄」は，本願明細書（甲９）の段落【００１９】の記載によれば，その具体的実施の態様として，「ＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４」を含むものである。刊行１発明の「二価鉄含有物質」が，本願発明１の「酸化鉄」の具体例の一つと一致する以上，刊行１発明の「二価鉄含有物質」は，本願発明１の「酸化鉄」に相当するといえる。原告は，本願発明１における酸化鉄はＦｅＯ，Ｆｅ３Ｏ４のような二価鉄を含有する物質でなくてもいいから，刊行１発明における二価鉄含有物質と本願発明１における酸化鉄は一致しないと主張するが，採用することができず，この主張に基づく取消事由２は理由がない。
７取消事由３（相違点の看過・一致点認定の誤り），取消事由４（相違点の看過・一致点認定の誤り）について
フルボ酸とフミン酸が有機酸の一種であることは明らかであるから，これらは本願発明１における「有機酸」に相当する。