(ア)上記アにおいて認定した甲２公報の記載内容によれば，甲２発明においては，一対の対向したネットコンベアを，間隔を置いて縦方向に配置し，かつ，その間隔は，押出された線条の集合体の幅より狭く設定されるものであって，溶融状態の三次元構造体（ポリ乳酸構造体）の両面を当該ネットコンベアで挟み込んで両面をフラット化させるとともに，当該ネットコンベアの幅及び回転速度を調整することにより，所望の厚み，剛性及び密度を有する三次元構造体を形成し，冷却水中へ引き込み固化させるというのであるから（甲２・段落【００３２】，【００３８】ないし【００４０】，【００６０】），当該ネットコンベアは，単に同三次元構造体を搬送する機能のみならず，一対が組となって対向するネットコンベアそれ自身で同三次元構造体を成形する機能を担っているものといえる。
そうすると，本件発明１が，甲２発明及び周知慣用技術に基づき，当業者が容易に想到し得たものであるというためには，本件特許の原出願日の時点において，スラットコンベアそのものが周知慣用技術であったことを立証するだけでは足りず，スラットコンベアを上記三次元構造体（ポリ乳酸構造体）ないしその類似品の上位概念である熱融着繊維等から成る繊維製品の成形手段として用いることが周知慣用技術であったことを立証する必要があるというべきである。(イ)甲１１文献によれば，コンベアとは，荷を連続的に搬送する機械のことをいい，ネットコンベアやスラットコンベアは，かさ物用コンベアのうちチェーンコンベアに分類されていることが認められる（甲１１）。そして，日本工業規格は，工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）に基づいて制定される工業標準であって，甲１１文献は，その中でも一般に用いられるコンベアの種類に関する主な用語とその定義について規定するものであるから，本件特許の原出願日の時点において，ネットコンベア及びスラットコンベアは，かさ物を連続的に搬送する手段として周知慣用技術であったといえる。
しかし，甲１１文献においては，上記のとおり，コンベアは「荷を連続的に搬送する機械」，すなわち搬送手段として定義づけられている一方で，ネットコンベアやスラットコンベアを成形手段として用いることについては何らの記載も示唆もされていない。（甲１１）
したがって，甲１１文献には，スラットコンベアが熱融着繊維等から成る繊維製品の成形手段として周知慣用技術であることが開示されているとはいえない。(ウ)次に，甲３公報には，従来の技術として「この種繊維製品に熱処理を施し，前記製品を得る成形機としては，通常スラットコンベアと称される成形機が市販されている。」旨が記載されている（甲３・段落【０００２】）。しかし，「この成形機は，図８に示す如く，多数の横棧をエンドレス状に設けてなるスラットコンベアを上下側に配設し（略），前記上下側のスラットコンベアの終端に矯正ロール群を設けてなる構成」であって，「繊維製品は，当該上下側のスラットコンベアの進行に伴って搬送され（略），上下側の矯正ロール群の押圧・成形処理により所定の厚さ，硬さを有する製品に処理加工」される（同段落）というのであるから，当該成形機においては，熱融着繊維等から成る繊維製品の押圧・成形処理に当たり，同繊維製品と上下側のスラットコンベアが直接接していたとしても，当該処理は専ら矯正ロール群によって行われており，スラットコンベアが成形機能を担っているものとはいい難い。
なお，甲３公報には，①「前記スラットコンベアを備えた成形機では，上下側のスラットコンベアの横棧間に隙間が形成され（略），当該隙間の幅に相当する部位にマークが付き易」い旨が指摘されており（甲３・段落【０００５】），一見すると，スラットコンベアが繊維製品に圧力を加え，その成形に寄与しているかのようにも読める。しかし，同じ文中に，②「この隙間にある繊維製品に直接熱風が供給される」（同段落）ことがその原因として掲げられていることからすると，前記①の記載をもって，スラットコンベアが成形機能を担っているということはできない。そうすると，甲３公報に上記繊維製品の圧縮・成形工程においてスラットコンベアが使用されることが開示されていることは，原告が主張するとおりであるものの，スラットコンベアそれ自身を成形手段として使用することまでが開示されているとか，示唆されているとはいえない。
(エ)その他，原告が指摘する文献について検討する。まず，特開平５－３１１５６１号公報（甲２８）には，熱可塑性合成樹脂のフィラメントループ集合体からなるマットの製造方法に関し，ダイスから押出された溶融状態の熱可塑性合成樹脂の複数のフィラメントを，水平方向に対向して配置されたネットコンベアと冷却ロールの間に垂直に降下させ，マットを製造する方法が記載されているものの，当該公報には，コンベアそれ自身で熱融着繊維等から成る繊維製品を成形する方法が開示されているとはいえない。また，甲２９公報（甲２９）には，一対のスラットコンベアを空き缶の圧潰手段として使用することが記載されている。しかし，空き缶の圧潰手段と繊維製品の成形手段とでは目的，機能及び効果がいずれも異なるものであるところ，当該公報には，スラットコンベアを繊維製品の成形手段として用いることについて，何らの記載も示唆もされていない。
さらに，甲３０公報（甲３０）には，スラットコンベアを食器の搬送手段として水中で使用することが記載されているが，スラットコンベアを繊維製品の成形手段として用いることについては，何らの記載も示唆もない。このほか，原告が指摘する証拠（甲４，５）にも，スラットコンベアを繊維製品の成形手段として用いることは，何ら開示も示唆もされていない。(オ)以上において検討したところによれば，スラットコンベアが，繊維製品に係る成形手段として周知慣用技術であったことについては，いまだ立証がされているとはいえず，また，スラットコンベアが繊維製品の成形機能を有する手段として用いられたことを示す公知技術の立証すらない。


(カ)このように，本件特許の原出願日の時点において，スラットコンベアが搬送手段として周知技術であったとしても，本件においては，それが繊維製品の成形手段として周知慣用技術であったとは認めることができず，また，それが繊維製品の成形機能を有する手段として用いられたことを示す公知技術の立証すらないのであるから，甲２発明のネットコンベアに代えてスラットコンベアを採用することにつき，当業者が容易に想到し得たというためには，この点についての示唆ないし動機付けがあることについての立証を要するというべきである。この点，原告が主張するとおり，甲２発明の特許請求の範囲においては，「引き取り装置」との記載しかなく（【請求項５】），甲２発明に係る明細書を精査しても，これがネットコンベアによる構成に限定されることをうかがわせる記載はない（甲２）。しかし，一方で，当該明細書に記載されている実施例及び比較例は，そのすべてが「ステンレス製エンドレスネット」で構成されたネットコンベアを使用するものであって，当該引き取り装置としてネットコンベア以外の手段を用いることは何ら記載されておらず，その示唆もされていない。そして，当該引き取り装置としてネットコンベアを用いることに，何かしらの問題がある旨の記載もされていないから，甲２公報に接した当業者が，当該ネットコンベアを他の手段に置換しようと動機付けられるとはいえない。
また，甲１１文献には，成形手段として用いるには不適当な形態を含む多種多様なコンベアが記載されていることに鑑みれば（甲１１），甲１１文献に接した者において，成形手段としてスラットコンベアを使用するという動機付けがされるとは到底いえない。
そして，このほかに，甲２発明のネットコンベアに代えてスラットコンベアを用いることについて示唆ないし動機付けがあると認めるに足りる証拠はない。
オ小括
よって，本件発明１は，甲２発明及び周知慣用技術に基づき，当業者が容易に想到し得たものであるとの原告の主張は採用することができない。(3)甲２発明及び甲３発明に基づく本件発明１の容易想到性についてア上記(2)エ(カ)において判示したとおり，甲２公報に接した当業者が，当該ネットコンベアを他の手段に置換しようと動機付けられるとはいえない。また，甲３公報には，スラットコンベアを成形機能を有する手段として用いていることが開示されているわけではなく，かえってスラットコンベアの横棧間に生じる隙間の幅に相当する部位にマークが付きやすく，品質低下の要因となったり，均一な厚み，硬さが確保されないうえ，蛇行又は振動が発生しやすく，スピードコントロールに難点があり，作業能率面で十分でない等の課題があることが指摘されている。そうすると，甲２発明に係る当業者が，甲３公報に接したとしても，甲２発明におけるネットコンベアを，技術的問題があるスラットコンベアに変更しようと試みることはないというべきである。
以上によれば，甲２発明及び甲３発明により，甲２発明におけるネットコンベアをスラットコンベアに変更する動機付けがあると認めることはできない。
イ小括
よって，本件発明１は，甲２発明及び甲３発明に基づき，当業者が容易に想到し得たものであるとの原告の主張は採用することができない。
(4)本件発明２の容易想到性について
本件発明２は，本件発明１とはカテゴリーの違いを除けば同一であるから，本件発明２についても，甲２発明及び周知慣用技術又は甲３発明に基づき，当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
(5)以上によれば，原告主張の取消事由１は理由がない。２取消事由２（相違点１に関する判断の誤り）について
(1)本件発明１の容易想到性について
ア原告は，取消事由１と同様の理由により，本件発明１は，甲１発明及び周知慣用技術又は甲３発明に基づき，当業者が容易に想到し得たものであると主張する。イ甲１公報（甲１）には次の記載がある（図１は別紙甲１公報図面目録のとおり）。
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，クッション部材，水処理材，フィルター材，暗渠排水材，法面緑化用基材などに使用する空隙を有する立体網状構造体に関する。」
「【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明者の研究によれば，ランダムな螺旋形状の線状熱可塑性樹脂が点接着した平板状の立体網状構造体において，厚さ方向に表面から，線状熱可塑性樹脂の素線径の１倍～３倍の距離までの両面あるいは片面表面部の空隙率が，前記表面部を除く中央部の空隙率より低い平板状の立体網状構造体を提供することが合理的であると考えた。
【０００８】本発明の立体網状構造体を得る方法の一つとしては，溶融した熱可塑性樹脂を複数のノズルより下方へ押出し，一部水没した１対のベルトコンベアーの間に自然降下させ，上記の降下速度より遅く引き取ることにより立体網状構造体を製造する際に，押出された溶融樹脂の束の巾より１対のベルトコンベアーの間隔が狭く，かつベルトコンベアーが水没する前に上記溶融樹脂の束の両面あるいは片面がベルトコンベアーに接触するようにした。
【０００９】つまり，溶融した熱可塑性樹脂の束の両面あるいは片面の表面部分は，ベルトコンベアー上に落下し，溶融した熱可塑性樹脂の束の内側へ移動し密な状態となるため，水中にそのまま落下した中央部分より空隙率が小さくなるわけである。当然ながら空隙率が低くなった表面部分は，空隙率が高い中央部分より交点の数が多くなり，引張り強度が著しく強くなる。また，空隙率が低い表面部分は空隙部の面積が小さくなり，細かいフィルター層となるわけである。」
「【００１６】
【発明の実施の形態】図１は本発明の代表的な立体網状構造体の製造装置の断面図である。また，以下の実施例に基いて，本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
【実施例】実施例１として，スクリューの直径が９０ｍｍの単軸押出し機に，１．０ｍ×５０ｍｍの面積に直径０．８ｍｍのノズル４が，ほぼ等間隔で約８００あるダイス２を取り付けた。ノズル４の下約１２０ｍｍの位置に水位がある冷却水槽６を設置し，巾１．２ｍのベルトコンベアー１を２５ｍｍの間隔をあけて１対，ベルトコンベアー１の上部が４０ｍｍ程度水面から出るようにほぼ垂直に設置した。【００１８】この装置で，ＥＶＡ樹脂を熱を加えて可塑化しながら樹脂温度が２４０℃になるように，ダイス２の温度をコントロールして，１時間当たり１２０ｋｇの押出し量でノズル４から出た溶融樹脂の束５の両面がベルトコンベアー１上に落ちるように１対のベルトコンベアー１の間に押出した。この時のベルトコンベアー１の引取速度は０．７ｍ／分とした。ベルトコンベアー１に挟まれて下方へ移動した成形物は，冷却水槽６の下部で向きを変え，押出し機とは反対の側から水面へと移動し，冷却水槽６から出た時点で圧縮エアーで水分を吹き飛ばした。」
ウ検討


平成２８年９月１２日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第２８８４９号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２８年７月２８日
判      決
原告       デビオファーム・インターナショナル・
エス・アー
同訴訟代理人弁護士       大野聖二
同       大野浩之
同         木村広行
同訴訟代理人弁理士       松任谷     優   子
被告       サンド   株式会   社
同訴訟代理人弁護士       松葉栄治
主      文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙１被告製品目録記載１及び２の各製剤の生産，譲渡，輸入又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，別紙１被告製品目録記載１及び２の各製剤を廃棄せよ。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第４４３０２２９号の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。また，本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。）を有する原告が，別紙１被告製品目録記載１及び２の製剤（以下，併せて「被告各製品」という。）は，本件明細書の特許請求の範囲（以下，単に「特許請求の範囲」ということがある。）の請求項１（以下，単に「請求項１」ということがある。）記載の発明（以下「本件発明」という。本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。）の技術的範囲に属するから，被告による被告各製品の生産，譲渡，輸入又は譲渡の申出（以下「生産等」という。）は，本件特許権を侵害する行為であると主張して，被告に対し，特許法１００条１項に基づき，被告各製品の生産等の差止めを求めるとともに，同条２項に基づき，被告各製品の廃棄を求めた事案である。２前提事実等（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等）
(1)当事者
ア原告は，医薬品の開発等を業とするスイス法に準拠して設立された法人である（弁論の全趣旨）。
イ被告は，医薬品等の製造，販売，輸入等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
原告は，次の内容の本件特許権を有している（甲１，２）。
特許番号     特許第４４３０２２９号
登録日    平成２１年１２月２５日
出願番号    特願２０００－５３３１５０
出願日    平成１１年２月２５日
公表番号    特表２００２－５０４５２４
公表日     平成１４年２月１２日
優先権主   張番号      ９８０４０１３．２優先日     平成１０年２月２５日（以下「本件優先日」という。）
優先権   主張国      英国
発明の   名称     オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び
使用
特許請求の範囲    別紙２（特許第４４３０２２９号公報）の
【特許請求の範囲】記載のとおり
(3)本件特許に対する特許無効審判及び審決取消訴訟ホスピーラ・ジャパン株式会社（以下「ホスピーラ」という。）が，本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし１７に係る発明についての特許を無効とすることを求めて，特許無効審判（無効２０１４－８００１２１。以下「本件無効審判」という。）を請求したところ，原告は，平成２６年１２月２日付けで，特許請求の範囲を別紙３（訂正後の特許請求の範囲。同別紙における下線は訂正箇所を示す。）のとおり訂正することを内容とする訂正（以下「本件訂正」といい，本件訂正のうち請求項１に係る部分を「本件訂正１」といい，同訂正後の請求項１記載の発明を「本件訂正発明」という。）を請求した。
特許庁は，平成２７年７月１４日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件無効不成立審決」という。）をし，同月２４日，その謄本がホスピーラに送達された。
ホスピーラは，平成２７年８月２１日，原告を相手方として，知的財産高等裁判所に本件無効不成立審決の取消しを求める訴え（同裁判所平成２７年（行ケ）第１０１６７号）を提起し，同訴えに係る訴訟は現在も同裁判所に係属中である。したがって，本件訂正を認めた本件無効不成立審決は確定していない。
（以上につき，甲８，９，１９）
(4)本件発明及び本件訂正発明の構成要件の分説
本件発明及び本件訂正発明を構成要件に分説すると，それぞれ，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）。
ア本件発明
Ａ：オキサリプラチン，
Ｂ：有効安定化量の緩衝剤および
Ｃ：製薬上許容可能な担体を包含する
Ｄ：安定オキサリプラチン溶液組成物であって，
Ｅ：製薬上許容可能な担体が水であり，
Ｆ：緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，
Ｇ：緩衝剤の量が，以下の：
（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，
（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，
（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，
（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または
（ｅ）1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍ
の範囲のモル濃度である，組成物。
イ本件訂正発明
Ａ：オキサリプラチン，
Ｂ：有効安定化量の緩衝剤および
Ｃ：製薬上許容可能な担体を包含する
Ｄ：安定オキサリプラチン溶液組成物であって，
Ｅ：製薬上許容可能な担体が水であり，
Ｆ：緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，
Ｇ’：１）緩衝剤の量が，以下の：
（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，
（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，
（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，


（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または
（ｅ）1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍ
の範囲のモル濃度である，
Ｈ’：ｐＨが３～４．５の範囲の組成物，あるいは
Ｉ’：２）緩衝剤の量が，5x10－５Ｍ～1x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，組成物。
(5)被告の行為
被告は，被告各製品につき，平成２６年８月１５日に厚生労働大臣から製造販売承認を得た後，同年１２月１２日に薬価収載され，同日以降，被告各製品を業として生産等している。
なお，被告は，被告各製品が本件発明及び本件訂正発明の各構成要件Ａ及びＣを充足することにつき，争っていない。
３争点
(1)被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）ア被告各製品は構成要件Ｂ，Ｆ及びＧを充足するか（争点１－１）イ被告各製品は構成要件Ｄを充足するか（争点１－２）ウ被告各製品は構成要件Ｅを充足するか（争点１－３）(2)本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め
られるか（争点２）
ア無効理由１（新規性欠如）は認められるか（争点２－１）イ無効理由２（進歩性欠如）は認められるか（争点２－２）ウ無効理由３（実施可能要件違反）は認められるか（争点２－３）(3)本件訂正１は訂正要件を満たし，同訂正により無効理由が解消し，かつ，被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか（争点３）
４争点に対する当事者の主張
(1)争点１（被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか）についてア争点１－１（被告各製品は構成要件Ｂ，Ｆ及びＧを充足するか）について
【原告の主張】
(ｱ)被告各製品は構成要件Ｂ，Ｆ及びＧを充足すること本件発明にいう「緩衝剤」には，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じたシュウ酸（以下，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じたシュウ酸を「解離シュウ酸」という。）も当然に含まれるところ，被告各製品において，解離シュウ酸の量（モル濃度）が5x10－５Ｍ～1x10－４Ｍの範囲内にあることは，被告も認めているところであるから，被告各製品は，いずれも構成要件Ｂ，Ｆ及びＧを充足するというべきである。
(ｲ)被告の主張に対する反論
被告は，解離シュウ酸は，本件発明にいう「緩衝剤」に当たらないと主張するが，次に述べる理由により，被告の解釈は失当である。
ａ特許請求の範囲の記載
特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて解釈されるべきである（特許法７０条１項）。特許請求の範囲の請求項１の記載は，「緩衝剤・・・を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」（下線を付加した。）というものであり，請求項１０，１１及び１２と異なり，「付加」「混合」ではなく，「包含」（「つつみこみ，中に含んでいる」という意義を有する。）という用語を用いていることからして，本件発明にいう「緩衝剤」は，外部から付加したものに限られない。そして，構成要件Ｅは，「緩衝剤」を「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」としているのであるから，特許請求の範囲の文言上，解離シュウ酸であっても，本件発明にいう「緩衝剤」に当たることは明らかである。
ｂ発明の詳細な説明による定義
本件明細書の段落【００２２】には，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」（下線を付加した。）と記載されている。
ここで，ジアクオＤＡＣＨプラチンとともに生成された解離シュウ酸はジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させ，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体とともに生成された解離シュウ酸はジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止し又は遅延させる。また，全てのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体がジアクオＤＡＣＨプラチンを経て生成されると仮定しても，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成されれば，その分ジアクオＤＡＣＨプラチンが減少する一方で解離シュウ酸は残存するから，オキサリプラチンの更なる分解を防止し又は遅延させる。よって，解離シュウ酸であっても，望ましくない不純物の生成を防止し又は遅延させるのであるから，「緩衝剤」に当たるといえる。
ｃ解離シュウ酸と添加シュウ酸とで効果が変わることはないことそもそも，本件発明は，患者への投与直前に再構築されるオキサリプラチンの凍結乾燥物質が有する，時間をおって不純物が生成し得るなどの問題点を解決し，長期間にわたって製薬上安定であるＲＴＵ（すぐに使える）形態のオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的としてされた発明である（本件明細書の段落【００１２】ないし同【００１５】）。
しかるところ，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じた解離シュウ酸であっても，外部から付加されたシュウ酸（以下，外部から付加したシュウ酸を「添加シュウ酸」という。）であっても，オキサリプラチン溶液組成物中に存在しさえすれば，不純物の生成を防止又は遅延するという本件発明の効果が同様に得られるのであって，両者を区別する必要はない。
このことは，本件明細書の【表８】，【表９】及び【表１４】からも裏付けられる。すなわち，これらの表は，実施例１，同８及び同１８（ｂ）の実験結果を示すものであるが，シュウ酸を外部から付加した実施例１及び同８と，シュウ酸を外部から付加しない実施例１８（ｂ）とで，不純物（ジアクオＤＡＣＨプラチン，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体及びその他の不特定不純物）の合計値に有意な差は見られない。これは，添加シュウ酸ではなく解離シュウ酸こそが，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物の生成を防止し又は遅延させるにあたり支配的な働きを果たしていることを示している。


この点について，被告は，本件明細書の段落【００５０】等を挙げて，実施例１８（ｂ）が本件発明の実施例とは解されないと主張するが，同段落には，「実施例１８」と明記されており，段落【００５３】にも「実施例１８（ｂ）」との記載がある。段落【００５０】に「比較のために」とあるのは，文字通り比較のために挙げるというものであり，段落【００７３】に「比較例１８」とあるのは，オキサリプラチン濃度や担体等が異なる他の実施例の結果と実施例１８（ｂ）の結果とを比較するという意味であって，いずれも，いわゆる「比較例」，すなわち効果の劣る従来技術に基づく発明を記載したものではない。なお，段落【００５０】は，「豪州国特許出願第２９８９６／９５号（１９９６年３月７日公開）（判決注：同出願は，国際公開第９６／０４９０４号公報〔乙１の１。以下「乙１の１公報」という。〕に係る出願に対応する豪州国出願である。）に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を，以下のように調製した」と記載しているが，段落【００５０】において調製したオキサリプラチン水溶液は，オキサリプラチン濃度が５ｍｇ／ｍＬである点において，上記出願に係る明細書に記載された実施例（オキサリプラチン濃度が２ｍｇ／ｍＬ）を再現したものではない。よって，実施例１８（ｂ）も，文字どおり本件発明の実施例と認められるべきである。
【被告の主張】
(ｱ)解離シュウ酸は，本件発明にいう「緩衝剤」に当たらないこと構成要件Ｂは，「有効安定化量の緩衝剤」と規定し，構成要件Ｆは，「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」と規定するところ，「有効安定化量の緩衝剤」の意義について，本件明細書の段落【００２２】及び同【００２３】には，緩衝剤の濃度を限定するほかには，特に限定がないように見える。ところで，オキサリプラチンは，その製造の最終工程において，ジアクオＤＡＣＨプラチンにシュウ酸を反応させることで生成される化合物であり，オキサリプラチンを溶媒中に溶解すると，その一部が逆反応により分解し，シュウ酸（解離シュウ酸），ジアクオＤＡＣＨプラチン及びその二量体であるジアクオＤＡＣＨプラチン二量体等の不純物を生じるものである。
しかるところ，本件明細書には，有効安定化量の緩衝剤（なお，本件明細書に「緩衝剤」の実施例として開示されているのはシュウ酸のみである。）をオキサリプラチン溶液に付加する方法に係る発明が開示されているほか（段落【００２８】等），実施例１ないし１７におけるシュウ酸濃度は，いずれも外部から付加されたシュウ酸（添加シュウ酸）の量のみに基づいて記載され，解離シュウ酸の存在を考慮していないこと（段落【００３４】ないし【００４９】），段落【００５０】の記載からして公知の組成物であり実施例とは解されない「実施例１８」を「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」（下線を付した。）と表現していること（段落【００７３】）などからして，本件明細書が実際に開示している新規のオキサリプラチン溶液組成物は，シュウ酸を外部から付加したものに限られている。さらに，本件明細書の記載からも明らかなように（段落【００１０】），本件優先日時点において公知技術であった（シュウ酸を外部から付加しない）オキサリプラチン水溶液（乙１の１）には，後記(2)ア及びイ【被告の主張】において述べるとおり，本件発明の規定する数値範囲内のシュウ酸（解離シュウ酸）が含まれているから（甲１４，乙９ないし１２，１６，１７，１９），解離シュウ酸をも本件発明の「緩衝剤」に含まれるという原告の解釈に立てば，本件発明がいったい何の発明であるのか不明となってしまう（換言すれば，本件発明についての特許は，原告の解釈に従うと，新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由を有することとなる。）。以上からすれば，構成要件Ｂが「有効安定化量の緩衝剤」といい，構成要件Ｆが「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」という「緩衝剤」としての「シュウ酸」とは，外部から付加したシュウ酸（添加シュウ酸）のみを指し，構成要件Ｇの「緩衝剤の量」も，添加シュウ酸の量を指すものであって，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じた解離シュウ酸は，「緩衝剤」に含まれないと解すべきである。
(ｲ)被告各製品は，シュウ酸を外部から付加していないこと被告各製品において，解離シュウ酸の量が5x10－５Ｍ～1x10－４Ｍの範囲内にあることは認めるが，シュウ酸を外部から付加してはいない（「緩衝剤」たる添加シュウ酸は，被告各製品には存在しない。）。
(ｳ)小括
したがって，被告各製品は構成要件Ｂ，Ｆ及びＧをいずれも充足しない。イ争点１－２（被告各製品は構成要件Ｄを充足するか）について
【原告の主張】
被告各製品は，製薬上安定したオキサリプラチン溶液組成物であるから，構成要件Ｄを充足する。
【被告の主張】
構成要件Ｄは，「安定オキサリプラチン溶液組成物」とするが，本件優先日時点での公知技術であったオキサリプラチン水溶液において，既に安定なオキサリプラチン製剤が実現されていたのであるから，本件発明にいう「安定」が，従来技術と比較していかなる意義を有するか判然としない。
被告各製品は，オキサリプラチン溶液組成物であるが，本件発明にいう「安定」がいかなる意義を有するか判然としない以上，被告各製品がこれを充足するかも明らかではない。
ウ争点１－３（被告各製品は構成要件Ｅを充足するか）について
【原告の主張】


構成要件Ｅは，「製薬上許容可能な担体が水であり，」と規定するところ，被告の主張によっても，被告各製品に含まれるオキサリプラチン溶液には「注射用水」，すなわち「水」が含まれているのであるから（被告各製品における「担体」は，被告の主張によれば，注射用水４０ｋｇに対して乳糖水和物をわずか２．２５ｋｇ入れるにすぎないものである。），被告各製品は，構成要件Ｅを充足する。この点について，被告は，構成要件Ｅの「水」に「乳糖溶液」は含まれないと主張する。しかしながら，構成要件Ｃ「担体を包含する」と構成要件Ｅ「担体が水であり」を併せて読めば，「水を包含」しさえすれば構成要件Ｅを充足すると解釈すべきことが明らかであるし，本件特許の出願人は，「担体」を「水」に限定したにすぎず，「担体」が「水」のみからなる（すなわち，「純水」に限られる）との限定を付してはいないのであるから，被告の主張は失当である。
【被告の主張】
(ｱ)構成要件Ｅの「水」に，乳糖溶液は含まれないこと本件明細書上，「製薬上許容可能な担体」とは，オキサリプラチン溶液組成物の調製に用いられる溶媒を指し（本件明細書の段落【００２４】），一般に「溶媒」という語は，物質を溶かして溶液とするときに用いる液体物質を意味するから（乙６），構成要件Ｅの「製薬上許容可能な担体」とは，「オキサリプラチンを溶かしてオキサリプラチン溶液とするときに用いる液体物質」という意味である。ところで，構成要件Ｅは，「製薬上許容可能な担体が水であり，」として，本件発明における「製薬上許容可能な担体」を「水」に限定しているところ，本件明細書の段落【００２４】は，好ましい担体として「水」（特に，「純水，即ち注射用滅菌水」）を挙げた上で，「本発明に利用され得るその他の適切な担体（溶媒）の代表例」として「製薬上許容可能なラクトース・・・等・・・の糖溶液」と記載し，「水」とラクトース（乳糖）溶液とを異なる「担体」としている。したがって，構成要件Ｅにいう「水」に，乳糖溶液は含まれないと解すべきである。なお，本件特許の出願当初の請求項１は，「製薬上許容可能な担体」について特に限定を付していなかったところ，本件特許の出願人は，特許庁審査官からの拒絶理由通知を受け，「製薬上許容可能な担体」を「水」に限定するなどの補正をしたことにより，特許査定を受けており（乙８の１ないし８の５），このような出願経緯からすれば，「担体」が「水」以外の「担体」（例えば，「その他の適切な担体（溶媒）」として本件明細書に例示されたラクトース溶液〔乳糖溶液〕）である場合は，特許請求の範囲の請求項１から意識的に除外されたというべきである。この点について，原告は，構成要件Ｃと構成要件Ｅとを併せて読むと，「水を包含」すれば構成要件Ｅを充足すると解釈できるなどと主張するが，特許請求の範囲から「製薬上許容可能な担体」との用語を削除するような解釈であって不当である。(ｲ)被告各製品における「担体」は，乳糖溶液であること被告各製品に含まれるオキサリプラチン溶液は，注射用水４０ｋｇに乳糖水和物２．２５ｋｇを加えて撹拌した後，オキサリプラチン０．２５ｋｇを加え，更に注射用水を加えて撹拌しているものである。よって，被告各製品において，「オキサリプラチンを溶かしてオキサリプラチン溶液とするときに用いる液体物質」は，乳糖溶液であって，構成要件Ｅにいう「水」ではない。
(ｳ)小括
したがって，被告各製品は，構成要件Ｅを充足しない。(2)争点２（本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか）について
ア争点２－１（無効理由１〔新規性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)はじめに
前記(1)ア【被告の主張】において述べたとおり，本件発明の「緩衝剤」には，解離シュウ酸は含まれないと解すべきであるが，仮に，添加シュウ酸のみならず解離シュウ酸も本件発明の「緩衝剤」に含まれるとの解釈に立つのであれば，本件発明についての特許には，次のとおり新規性欠如の無効理由又は後記イ【被告の主張】において述べる進歩性欠如の無効理由があることになる。
(ｲ)乙１の１発明
本件優先日前に外国において頒布された刊行物である乙１の１公報（国際公開第９６／０４９０４号公報）には，オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤に関する次の発明（以下「乙１の１発明」という。）が開示されている。「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍＬでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液からなり，医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」なお，乙１の１公報は，原告が，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいてした国際出願（ＰＣＴ／ＩＢ９５／００６１４）に係る国際公開公報であり，同国際出願は，日本国を指定国に含むものであったから，その国際出願日に日本国にされた特許出願（特願平８－５０７１５９）とみなされるところ，同特許出願については，平成１０年８月１８日に公表公報（特表平１０－５０８２８９。乙１の２）が発行され，平成１６年４月２３日に特許権（特許第３５４７７５５号）の設定登録がされている（乙２）。
(ｳ)本件発明と乙１の１発明との対比
ａ一致点
本件発明と乙１の１発明とは，「オキサリプラチン及び製薬上許容可能な担体を含有する安定オキサリプラチン水溶液であって，製薬上許容可能な担体が水である組成物」という点において一致している。
ｂ相違点
本件発明では，有効安定化量の緩衝剤が含有されており，その緩衝剤はシュウ酸又はそのアルカリ金属塩であり，かつ，その緩衝剤の量が5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍの範囲のモル濃度と特定されているのに対して，乙１の１発明ではシュウ酸の濃度が特定されていない点において，両発明は，形式的には相違する。
(ｴ)相違点についての検討
乙１の１公報には，「不純物の含量・・・のうち主要なものは蓚酸と同定した」との記載があり，乙１の１発明の組成物にシュウ酸が含有されていることが明記されているが，その濃度について明示的な記載はない。


しかしながら，次のとおり，乙１の１発明に係るオキサリプラチン溶液組成物における解離シュウ酸の量は，いずれも5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍの範囲にあることが明らかとなった（なお，原告は，本件無効審判において，乙１の１公報を参照して調製された５ｍｇ／ｍＬの濃度のオキサリプラチン水溶液に，6x10－５Ｍの濃度のシュウ酸が含まれていることを自認している〔乙１２〕。）。したがって，上記相違点は，実質的な相違点ではないといえる。
ａ株式会社ヤクルト本社（以下「ヤクルト本社」という。）による第１試験本件特許権の専用実施権者であるヤクルト本社は，濃度が５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液について安定性試験（以下「乙９試験」という。）を実施したところ，同試験に供された水溶液中には，少なくとも5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍの範囲のモル濃度のシュウ酸（解離シュウ酸）が含まれていた（乙９）。
ｂホスピーラによる試験
ホスピーラは，濃度が５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液について，２週間保存した後，シュウ酸，シュウ酸水素イオン及びシュウ酸イオンの含有量について分析（以下「乙１０試験」という。）したところ，同試験に供された水溶液中には，6.20x10－５Ｍのシュウ酸，シュウ酸水素イオン及びシュウ酸イオンが含まれていた（乙１０）。
ｃ原告による試験
原告は，英国での訴訟手続において，水中でオキサリプラチンを溶解するとシュウ酸濃度が約6.7x10－５Ｍとなる旨の試験（以下「乙１１試験」という。）の結果を提出している（乙１１）。
ｄヤクルト本社による第２試験
ヤクルト本社は，乙１の１公報に記載された実施例を実施した濃度が５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液を調製し，そのシュウ酸含有量について分析（以下「甲１４試験」という。）したが，その結果によれば，シュウ酸濃度は２週間保存後で4.86x10－５Ｍ又は4.94x10－５Ｍであった（甲１４）。本件特許の請求項１は，有効数字が１桁の数値によってシュウ酸濃度の上限と下限を規定しているから，有効数字の１つ下の桁を四捨五入すべきである（本件優先日当時の第２３改正米国薬局方〔乙２７〕，第十三改正日本薬局方〔乙２８〕も参照。）。そうすると，甲１４試験の結果，シュウ酸濃度は5x10－５Ｍとなって，構成要件Ｇの数値範囲に含まれることになる。
ｅ被告による試験
被告は，濃度が５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液を調製し，そのシュウ酸濃度を測定（以下「乙１６試験」という。）したところ，加速試験条件下で２週間保存した溶液について7.01x10－５Ｍ，１か月保存した溶液について7.24x10－５Ｍ，３か月保存した溶液について7.22x10－５Ｍとの結果が得られた（乙１６，１７，１９）。
ｆ原告の主張に対する反論
原告は，上記各試験について，オキサリプラチン原薬のメーカーが異なるとか，オキサリプラチン濃度が異なるなどと主張し，その他の条件についても乙１の１公報に記載された実施例のものと異なると主張する。
しかしながら，乙１の１公報の実施例は，原薬メーカーを例示するのみで限定していないし，少なくとも乙１６試験に用いられた原薬は，欧州薬局方の規定に従って製造されたものであり，乙１の１公報の実施例で記載された原薬の条件を満たしているものである。また，オキサリプラチン濃度について，乙１の１公報に記載された発明（乙１の１発明）は，「１～５ｍｇ／ｍＬの濃度の範囲のオキサリプラチン水溶液」であって，５ｍｇ／ｍＬの濃度のオキサリプラチン水溶液に関する上記各試験をもって，乙１の１発明と本件発明との同一性を判断することに問題はないというべきである。その余の条件の差異についても，乙１の１公報の実施例に具体的な記載がない，あるいは幅を持たせた記載となっている点を，当業者にとって常識的な範囲又は方法等により適宜定めたものであって，これにより，シュウ酸濃度に有意な差をもたらすものとは言い難い（このことは，オキサリプラチン溶液の先発医薬品及び多数の後発医薬品におけるシュウ酸濃度が6.5x10－５Ｍ～7.6x10－５Ｍの範囲にあるという事実〔甲１５，１６（枝番号を含む。），乙２６〕からも裏付けられる。）。
(ｵ)小括
以上によれば，本件発明は，本件優先日前に外国で頒布された刊行物に記載された発明である。よって，本件発明についての特許は，特許法２９条１項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
(ｱ)技術思想の相違
乙１の１発明は，オキサリプラチン水溶液の製剤について，オキサリプラチン濃度，ｐＨ，安定性等で規定した発明であり，そこでは，シュウ酸は「不純物」と認識されるにすぎないものであった。これに対し，本件発明は，オキサリプラチン水溶液の製剤について，含有されるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩の量，安定性等で規定した発明であり，両者は全く異なる技術思想によるものである。乙１の１公報に接した当業者は，シュウ酸を単に「不純物」と認識するにとどまり，これを「緩衝剤」と認識することはない。
(ｲ)シュウ酸含有量の記載
ａ被告の主張によっても，本件発明は，緩衝剤としてのシュウ酸又はそのアルカリ金属塩の濃度が数値により規定されている点において乙１の１発明と相違するから，本件発明が乙１の１発明と同一ということはあり得ない。ｂこの点について，被告は，乙９試験，乙１０試験，乙１１試験，甲１４試験又は乙１６試験の各結果等に依拠して，上記相違点は実質的相違点に当たらないと主張するが，次のとおり，同主張は失当である。


すなわち，発明の新規性及び進歩性を客観的に判断するためには，「刊行物に記載された発明」の認定は厳格に行われるべきであり，当該刊行物に記載された実施例とは一部異なる条件で実験をした場合など，当該実施例の再現実験でないものは，「刊行物に記載された発明」とすることはできないというべきである。しかるところ，被告が依拠する乙９試験，乙１０試験，甲１４試験及び乙１６試験は，いずれもオキサリプラチン濃度を５ｍｇ／ｍＬとする点において，同濃度を２ｍｇ／ｍＬとする乙１の１公報に記載された実施例の再現実験とは認め難い（乙１１試験におけるオキサリプラチン濃度も２ｍｇ／ｍＬではない。）。さらに，乙９試験については安定性試験期間，室温及び相対湿度，乙１０試験については原薬メーカー及び加温水の使用の有無，乙１１試験についてはｐＨ調整の有無，乙１６試験については原薬メーカー及び栓のメーカーなどの諸点において，乙１の１公報に記載された実施例の条件とは異なっており，同実施例の再現実験とはいえない。なお，甲１４試験は，本件特許権の専用実施権者であるヤクルト本社が，オキサリプラチン濃度（乙１の１公報に記載された実施例では２ｍｇ／ｍＬ，甲１４試験では５ｍｇ／ｍＬ）以外の条件を一致させて，乙１の１公報に記載された実施例の再現実験を行ったものであるが，その結果，シュウ酸の濃度は次のとおりであって，本件発明に規定されたシュウ酸の量の下限である5x10－５Ｍを下回った（被告は，有効数字が１桁であるから実験結果は5x10－５Ｍであると主張するが，有効数字を１桁と解すべき根拠は，本件明細書にはうかがわれない。）。
(ｳ)小括
したがって，本件発明が乙１の１発明と同一ということはなく，本件発明についての特許に新規性欠如の無効理由はないというべきである。イ争点２－２（無効理由２〔進歩性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
仮に，前記アにおいて述べたオキサリプラチン溶液組成物に含有する解離シュウ酸の量に関する各試験の条件が，乙１の１公報に記載された実施例のそれと異なっており，そのために，乙１の１発明と本件発明とが同一の発明とまでは認められないとしても，これらの条件は，乙１の１公報の記載に接した当業者が適宜定め得る性質のものにすぎないから，当業者は，乙１の１発明に基づいて，解離シュウ酸の量が5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍの範囲にあるオキサリプラチン溶液組成物を容易に得ることができた。
したがって，本件発明は，当業者が，本件優先日前に外国で頒布された刊行物に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。よって，本件発明についての特許は，特許法２９条２項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
前記アにおいて述べたとおり，本件発明と乙１の１発明は，その技術思想を異にしており，乙１の１発明に接した当業者が，シュウ酸を「不純物」ではなく「緩衝剤」として認識することはあり得ない。
また，被告は，乙１の１公報に接した当業者は，同公報に記載された実施例の条件を適宜定めることができ，解離シュウ酸の量が5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍの範囲にあるオキサリプラチン溶液組成物を容易に得ることができるなどと主張するが，実施例に記載された条件を変更すべき必要性を示す根拠は何ら示されていないのであって，被告の主張は失当である。
ウ争点２－３（無効理由３〔実施可能要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
シュウ酸が毒性を有する化合物であることは周知であるところ（乙１５），本件発明は，緩衝剤としてのシュウ酸の量が最大で1x10－２Ｍというのである（構成要件Ｇ（ａ））。ところが，本件明細書は，本件発明による組成物の使用に関し，シュウ酸の毒性への対処どころか，シュウ酸の毒性自体への言及すらない。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものということはできない。よって，本件発明についての特許は，特許法３６条４項（ただし，平成１４年法律第２４号による改正前の規定。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり，特許法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
実施可能要件を満たすかは，明細書及び図面並びに技術常識に基づき，当業者がどのように発明を実施するかを理解できるかにより判断されるべきところ，本件明細書の記載によれば，1x10－２Ｍのシュウ酸濃度のオキサリプラチン溶液を得るためには，１リットル中に１．３４０ｇのシュウ酸ナトリウムを溶解すればよいことが明らかであるから，当業者は，本件発明をどのように実施するかを容易に理解できる。したがって，本件発明についての特許が，実施可能要件に違反して特許されたということはない。
(3)本件訂正１は訂正要件を満たし，同訂正により無効理由が解消し，かつ，被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか（争点３）
【原告の主張】


ア本件訂正１は，本件特許の特許請求の範囲の請求項１に「緩衝剤の量が，以下の：（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または（ｅ）1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，組成物。」とあるのを，「１）緩衝剤の量が，以下の：（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または（ｅ）1x10－   ４Ｍ～5x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，ｐｈが３～４．５の範囲の組成物，あるいは２）緩衝剤の量が，5x10－５Ｍ～1x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，組成物。」と訂正することを内容とするものであって，同訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とし，同訂正前の本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載した事項の範囲内においてするものであり，他方，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当しないから，訂正要件を満たしている。
イ前記(2)ア及びイの【原告の主張】において述べたところによれば，仮に，本件発明についての特許につき新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由があるとしても，本件訂正１により解消されたものといえる。
ウ前記(1)アないしウの【原告の主張】において述べたところによれば，被告各製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属する。
【被告の主張】
否認ないし争う。本件訂正１によっても，前記(2)ア及びイの【被告の主張】において述べた本件発明についての特許につき新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由が解消するものではないし，前記(1)アないしウの【被告の主張】において述べたところによれば，被告製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属するものではない。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか）について(1)争点１－１（被告各製品は構成要件Ｂ，Ｆ及びＧを充足するか）についてア被告各製品には，外部から付加されたシュウ酸（添加シュウ酸）が存在せず，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じたシュウ酸（解離シュウ酸）のみが存在する（当事者間に争いがない。）ところ，原告は，本件発明にいう「緩衝剤」には，解離シュウ酸も当然に含まれるから，解離シュウ酸の量が5x10－５Ｍ～1x10－４Ｍの範囲内にある被告各製品は，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧをいずれも充足すると主張する。イ(ｱ)そこで検討するに，特許発明の技術的範囲を明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めるに当たっては，明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するべきであるところ（特許法７０条１項及び２項。ただし，平成１４年法律第２４号による改正前の規定。），本件明細書の段落【００２２】は，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」と記載しているのであるから，本件発明にいう「緩衝剤」は，オキサリプラチン溶液を安定化し，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物の生成を防止又は遅延させるものである必要がある。そして，本件明細書の段落【００３１】が，「本発明の組成物は，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明しており，このことは，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明の組成物中に生成される不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少ないことを意味する。」と記載していることからすれば，本件発明にいう「緩衝剤」は，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物（すなわち，本件優先日前に外国で頒布された刊行物である乙１の１公報記載のオキサリプラチン水溶液。本件明細書の段落【００１０】参照）の場合（後述するとおり，当該水溶液中のオキサリプラチンの一部が自然に分解することにより，解離シュウ酸，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成する。）よりも，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物を減少させるとの効果を有するものであると解するのが相当である。(ｲ)ところで，オキサリプラチンは，ジアクオＤＡＣＨプラチンにシュウ酸を反応させることにより得られる物質であり，このことは，本件優先日時点において公知であったと認められる（乙３，４）。
また，本件明細書の段落【００１３】ないし同【００１６】も指摘するとおり，オキサリプラチンを溶媒中に溶解すると，オキサリプラチンの一部は，時間とともに分解して，シュウ酸及びジアクオＤＡＣＨプラチンを生成する（ジアクオＤＡＣＨプラチンにシュウ酸を反応させてオキサリプラチンを得る反応を正反応とすると，オキサリプラチンからシュウ酸〔解離シュウ酸〕とジアクオＤＡＣＨプラチンが生成される反応が逆反応となる。）。


そして，一般に，ある圧力・温度等の条件下で可逆反応が生じる場合において，十分な時間が経過すると，正反応と逆反応の速度が等しい状態，すなわち化学平衡の状態が生じるのであるから，オキサリプラチン溶液においても，系全体としては，オキサリプラチン，解離シュウ酸，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びこれから生成されるジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の濃度（物質量）が一定となる，化学平衡の状態が生じ，それゆえ，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物には，ジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの不純物が生成する。(ｳ)そうすると，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じたシュウ酸（解離シュウ酸）は，上記のような化学平衡の状態に至る過程において，逆反応により，ジアクオＤＡＣＨプラチンとともに生成されたにすぎないものであるから，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物を減少させるとの効果を有するものでないことは，明らかであって，解離シュウ酸自体が，オキサリプラチン溶液を安定化し，これを通じてジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物の生成を防止又は遅延させるものであるということはできない。
もちろん，オキサリプラチン溶液が化学平衡の状態に達した場合には，系全体として，一定濃度の解離シュウ酸が存在し，また，一定濃度のジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が存在し，圧力・温度等が等しい条件下においては，それ以上にはジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の濃度が増加しない状況が生じることとなり得るが，それは，単にオキサリプラチン溶液が化学平衡に達し，また，シュウ酸が平衡に関係している物質であるということを意味するにすぎない。


(ｴ)翻って本件明細書を見るに，特許請求の範囲の請求項１０ないし１４記載の発明は，いずれも，緩衝剤を溶液に付加することによってオキサリプラチン溶液の安定化を図る方法である。また，本件明細書に記載されている実施例の安定性結果を示す表（【表８】ないし【表１３】）において，「シュウ酸ナトリウムモル濃度」又は「シュウ酸モル濃度」欄の数値は，いずれも外部から付加されたシュウ酸（添加シュウ酸）の量に基づき記載されており（段落【００４２】，同【００４４】，同【００４７】の「シュウ酸は二水和物として付加される」との記載参照。），解離シュウ酸の量を考慮に入れた形跡はない。そして，本件発明の構成要件Ｇが規定する緩衝剤の量（モル濃度）の数値も，上記のとおり添加シュウ酸の量のみに基づき記載された上記各表の「シュウ酸ナトリウムモル濃度」又は「シュウ酸モル濃度」の数値に基づいて規定されていることが明らかである。(ｵ)以上からすれば，本件明細書は，専ら，オキサリプラチン溶液に，緩衝剤として，シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加（外部から付加）することにより，オキサリプラチン溶液中のシュウ酸濃度を人為的に増加させ，平衡に関係している物質の濃度が増加すると，当該物質の濃度が減少する方向に平衡が移動するという原理に従い，結果として，オキサリプラチン溶液中におけるジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物の量を，シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加（外部から付加）しない場合よりも，減少させることを目した発明が開示されているというべきであり，本件発明についてもそのような発明と把握するのが相当というべきである。なお，上述したところから明らかなように，オキサリプラチン溶液に，緩衝剤として，シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加（外部から付加）した場合には，これを添加しない場合よりも，オキサリプラチン溶液中におけるジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物の量が減少するから，オキサリプラチン溶液中に一定の量（モル濃度）のシュウ酸が存在している場合，そのシュウ酸が添加シュウ酸であるか，解離シュウ酸であるかによって，当該溶液の客観的構成は異なるものである（すなわち，両者は，「物」として，異なるということになる。）。(ｶ)仮に，本件発明を上記のように解することなく，原告が主張するように，解離シュウ酸であってもジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させているとみなすというのであれば，本件発明は，本件優先日時点において公知のオキサリプラチン溶液が生来的に有している性質（すなわち，オキサリプラチン溶液が可逆反応しており，シュウ酸が平衡に関係している物質であるという，当業者には自明ともいうべき事象）を単に記述するとともに，当該溶液中の解離シュウ酸濃度として，ごく通常の値を含む範囲を特定したものにすぎず，新規性及び進歩性を見いだし難い発明というべきである。すなわち，本件優先日時点において，例えば，濃度が５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液が公知であった（乙１の１）。そして，当該水溶液中のオキサリプラチンが分解して解離シュウ酸が生成されることは，その生来的な性質であり（本件明細書の段落【００１３】ないし同【００１６】参照），シュウ酸が平衡に関係している物質であることも同様であるところ，種々の条件下である程度の期間保存された濃度５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液中には，解離シュウ酸が存在し，その量が，5x10－５Ｍ以上となることが多いことが，乙９試験，乙１０試験，乙１１試験，甲１４試験（「5x10－５Ｍ」として，有効数字を１桁とする以上，「4.86x10－５Ｍ」又は「4.94x10－５Ｍ」も，「5x10－５Ｍ」とみて差し支えない〔乙２７，２８参照〕。）及び乙１６試験の各結果から，さらには，本件特許権に係る原告の延長登録出願の願書（乙２６）の記載から認められる（なお，上記認定は，上記各試験が乙１の１公報に記載された実施例の追試として妥当であるか否かはともかく，少なくとも，公知の組成物である濃度５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液において，解離シュウ酸のモル濃度が5x10－５Ｍ以上となることは，ごく通常のことであると認めるのが相当であることを指摘したものである。）。そうすると，公知の組成物であるオキサリプラチン水溶液中に存在し，同水溶液の平衡に関係している物質であるシュウ酸（解離シュウ酸）に，「平衡に関係している」という理由で「緩衝剤」という名を付け，上記のとおり通常存在しうる程度のモル濃度を数値範囲として規定したにとどまる発明は，公知の組成物と実質的に同一の物にすぎない新規性を欠く発明か，少なくとも当業者にとって自明の事項を発明特定事項として加えたにすぎない進歩性を欠く発明というほかはない。
(ｷ)以上に加え，特許請求の範囲の文言の形式的な記載についても着目すると，請求項１は，「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」と規定しており，「シュウ酸」と「そのアルカリ金属塩」とは，区別された別の概念であるとみるのが自然である。
ところで，緩衝剤として，シュウ酸やそのアルカリ金属塩を添加（外部から付加）した場合，これらは，少なくともその一部が溶液中で解離してシュウ酸イオンを生ずると考えられるから，仮に，請求項１の上記規定における「シュウ酸」がシュウ酸イオンを包含する概念であるとすれば，シュウ酸のアルカリ金属塩を添加（外部から付加）した場合は，緩衝剤として，シュウ酸を使用したとも，シュウ酸のアルカリ金属塩を使用したともいい得ることになる。しかし，これでは，請求項１において，「シュウ酸」と「そのアルカリ金属塩」とが別の概念であることを前提として，「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」と規定した意味がなくなってしまう。
つまり，請求項１において，あえて「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」と規定したのは，「シュウ酸」又は「そのアルカリ金属塩」が緩衝剤として添加（外部から付加）されることが前提とされているとみるのが合理的であり，一般に，「剤」という用語は，「各種の薬を調合すること。また，その薬。」（広辞苑第六版）を意味するとされていることをも併せ考えれば，同規定は，緩衝剤が「包含」されたオキサリプラチン溶液における，緩衝剤の由来（添加，すなわち外部から付加されたということ）を示すものと理解するのが相当というべきである。
(ｸ)したがって，本件発明にいう「緩衝剤」には，オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じたシュウ酸（解離シュウ酸）は含まれないと解するのが相当である。
ウ原告の主張について


(ｱ)原告は，特許請求の範囲の請求項１の記載が，「緩衝剤・・・を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」とするのみであり，「付加」や「混合」ではなく，「包含」という用語を用いていることからして，本件発明にいう「緩衝剤」は，外部から付加したものに限られないと主張する。
しかし，「オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」という請求項１の記載からは，本件発明の対象となる「安定オキサリプラチン溶液組成物」が，「オキサリプラチン」，「有効安定化量の緩衝剤」及び「製薬上許容可能な担体」の３つを含むことが導かれるにとどまり，「緩衝剤」の由来を全く問わないことをも当然に含意するものではないし，むしろ，請求項１の「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」との記載は，前記イ(ｷ)のとおり，緩衝剤が添加（外部から付加）されるという，その由来を示すものとみるのが合理的である。
特許発明の技術的範囲は，明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきものではあるが（特許法７０条１項。ただし，平成１４年法律第２４号による改正前の規定。），その用語の解釈に際しては，明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮するものとされているのであり（同条２項。ただし，平成１４年法律第２４号による改正前の規定。），上記イのとおり，特許請求の範囲を含む本件明細書の記載，さらには技術常識をも斟酌した上で，解離シュウ酸は本件発明にいう「緩衝剤」には当たらないと解釈されるのであるから，「緩衝剤」に当たらない解離シュウ酸を「包含」する被告各製品が本件発明の技術的範囲に属さないとすることは，請求項１の記載と何ら矛盾するものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ｲ)原告は，本件明細書の段落【００２２】に，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」（判決注：下線を付した。）と記載されているところ，①ジアクオＤＡＣＨプラチンとともに生成された解離シュウ酸はジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させ，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体とともに生成された解離シュウ酸はジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止し又は遅延させる，②全てのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体がジアクオＤＡＣＨプラチンを経て生成されると仮定しても，その分ジアクオＤＡＣＨプラチンが減少する一方で解離シュウ酸は残存するから，オキサリプラチンの更なる分解を防止し又は遅延させるなどと主張して，解離シュウ酸であっても，望ましくない不純物の生成を防止し又は遅延させるのであるから，「緩衝剤」に当たると主張する。
しかしながら，①について，オキサリプラチンの分解によって，直接，解離シュウ酸とともにジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成されることを認めるに足りる証拠はなく，「ジアクオＤＡＣＨプラチンとともに生成された解離シュウ酸はジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させ，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体とともに生成された解離シュウ酸はジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止し又は遅延させる」といった立論が成り立つとは認め難い。また，②について，ジアクオＤＡＣＨプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成されれば，その分ジアクオＤＡＣＨプラチンが減少すること自体は首肯できるとしても，ジアクオＤＡＣＨプラチンが減少すれば，平衡の原理により，オキサリプラチンが更に分解して解離シュウ酸及びジアクオＤＡＣＨプラチンが生成されるものと考えられるのであって，残存した解離シュウ酸がオキサリプラチンの更なる分解を「防止」するということは困難である（なお，原告の主張をもっても，解離シュウ酸がなにゆえにオキサリプラチンの更なる分解を「遅延」させているといえるかは不明というほかはない。）。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ｳ)原告は，本件発明はオキサリプラチンの凍結乾燥物質が有する問題点を解決し，長期間にわたって製薬上安定であるＲＴＵ形態のオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的としてされた発明であるところ，解離シュウ酸であっても添加シュウ酸であっても不純物の生成を抑制するという本件発明の効果は同様に得られるから，両者を区別する必要はないと主張し，その根拠として本件明細書の【表８】，【表９】及び【表１４】を挙げる。


しかしながら，本件明細書の段落【００１０】は，「Ｉｂｒａｈｉｍ等（豪州国特許出願第２９８９６／９５号，１９９６年３月７日公開）（ＷＯ９６／０４９０４，１９９６年２月２２日公開の特許族成員）は，１～５ｍｇ／ｍＬの範囲の濃度のオキサリプラチン水溶液から成る非経口投与のためのオキサリプラチンの製薬上安定な製剤であって，４．５～６の範囲のｐＨを有する製剤を開示する。同様の開示は，米国特許第５，７１６，９８８号（１９９８年２月１０日発行）に見出される。」（判決注：下線を付した。）と記載し，オキサリプラチン水溶液をも先行技術として開示しているのであるし，同【００１３】ないし同【００１６】は，「水性溶液中では，オキサリプラチンは，時間を追って，分解して，種々の量のジアクオＤＡＣＨプラチン（式Ｉ），ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体（式II）およびプラチナ（IV）種（式III）（判決注：中略）を不純物として生成し得る，ということが示されている。」と記載し，原告が主張するところの時間とともに不純物を生成し得るとの問題点は，オキサリプラチン水溶液からなる製剤にも存在することが示されている。さらに，同【００３１】は，「本発明の組成物は，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明しており，このことは，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明の組成物中に生成される不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少ないことを意味する。」として，本件発明を含む本件明細書に開示された発明が，従来のオキサリプラチン水性組成物の問題を解決している旨を明記しているのである。したがって，本件発明が，ひとりオキサリプラチンの凍結乾燥物質のみが有する問題点を解決することを目的としてされたものとは認め難い。また，本件発明は，緩衝剤の濃度の下限を5x10－５Ｍと規定しているところ（構成要件Ｇ），本件明細書の【表８】及び【表９】の記載によれば，実施例１，同８における「シュウ酸ナトリウムモル濃度」又は「シュウ酸モル濃度」は，いずれも「０．００００１」とされているのであり，5x10－５Ｍに満たないのであるから，そもそも「実施例１」「実施例８」は，「実施例１８（ｂ）」と同様に，「実施例」との記載にかかわらず，本件発明の実施例と認めることはできないというべきである（なお，当然ながら，上記「シュウ酸ナトリウムモル濃度」及び「シュウ酸モル濃度」は，添加シュウ酸のみのモル濃度を指し〔【表１】等参照〕，解離シュウ酸の濃度は含まれていないが，本件明細書は，各実施例における解離シュウ酸の量を全く記載していないのであって，ジアクオＤＡＣＨプラチンその他の不純物の量から解離シュウ酸の量を推定計算して添加シュウ酸と解離シュウ酸との総和を算定し，これを「緩衝剤」として特許請求の範囲に規定したものと読み込むことは困難というほかはない。）。しかるところ，そのように実施例と解することができない「実施例１」，「実施例８」及び「実施例１８（ｂ）」における不純物（ジアクオＤＡＣＨプラチン，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体及びその他の不特定不純物）の値に有意な差が見られないということは，とりもなおさず，これらの「実施例」は，その実質は，本件発明の効果を奏しない「比較例」にすぎないということの証左というべきである。そして，本件明細書には，他に，添加シュウ酸を含まず，オキサリプラチン溶液から分解された解離シュウ酸のみの作用により，「不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかあるいは遅延させ」る実施例は開示されていない。これらの点からしても，本件発明の「緩衝剤」に，解離シュウ酸は含まれないものと解するほかはない。したがって，原告らの上記主張はいずれも採用することができない。エ前記アのとおり，被告各製品に含まれるオキサリプラチン溶液に存在するシュウ酸が，解離シュウ酸であって添加シュウ酸でないことは，当事者間に争いがない。そして，解離シュウ酸が，本件発明の「緩衝剤」に当たらないことは，既に述べたとおりである。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧをいずれも充足しない。(2)争点１－３（被告各製品は構成要件Ｅを充足するか）についてア原告は，構成要件Ｅ「製薬上許容可能な担体が水であり，」について，被告各製品に含まれるオキサリプラチン溶液には注射用水，すなわち「水」が含まれているから，被告各製品は構成要件Ｅを充足すると主張する。イ(ｱ)特許請求の範囲の請求項１は，「オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」として，「安定オキサリプラチン溶液組成物」が「オキサリプラチン」，「有効安定化量の緩衝剤」及び「製薬上許容可能な担体」の３つを包含するものと規定した上で，構成要件Ｅにおいて，「製薬上許容可能な担体」が「水」である旨を規定している。(ｲ)構成要件Ｅにいう「製薬上許容可能な担体」という用語の意義について，本件明細書の段落【００２４】には，次の記載がある。
「製薬上許容可能な担体という用語は，本明細書中で用いる場合，本発明のオキサリプラチン溶液組成物の調製に用いられ得る種々の溶媒を指す。概して，担体は，水，１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒，あるいは水と１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒の混合物である。好ましくは，担体は，水あるいは水と１種又はそれ以上の適切な溶媒の混合物であり，さらに好ましくは，担体は水である。用いられる水は，好ましくは純水，即ち注射用滅菌水である。本発明に利用され得るその他の適切な担体（溶媒）の代表例としては，ポリアルキレングリコール，例えばポリエチレングリコール，ポリプロピレングリコール，ポリブチレングリコール等，およびそれらの混合物；エタノール，１－ビニル－２－ピロリドンポリマー（ポビドン）ならびに製薬上許容可能なラクトース，デキストロース（グルコース），スクロース，マンノース，マンニトール，シクロデキストリン等またはそれらの混合物の糖溶液が挙げられる。」


(ｳ)本件明細書の上記記載では，まず，「製薬上許容可能な担体」を「本発明のオキサリプラチン溶液組成物の調製に用いられ得る種々の溶媒」としている。そして，担体として，①「水」，②「１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒」あるいは③「水と１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒の混合物」の３つを挙げ，好ましくは，①「水」あるいは③「水と１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒の混合物」であり，さらに好ましくは①「水」であるとしている。このうち，①「水」について，好ましくは「純水，即ち注射用滅菌水」と記載し，他方，②及び③にいう「その他の適切な溶媒」の「代表例」として，「ポリアルキレングリコール，例えばポリエチレングリコール，ポリプロピレングリコール，ポリブチレングリコール等，およびそれらの混合物；エタノール，１－ビニル－２－ピロリドンポリマー（ポビドン）ならびに製薬上許容可能なラクトース，デキストロース（グルコース），スクロース，マンノース，マンニトール，シクロデキストリン等またはそれらの混合物の糖溶液」を挙げている。(ｴ)以上のとおり，本件明細書の段落【００２４】は，本件発明にいう「製薬上許容可能な担体」の候補として，①「水」，②「１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒」あるいは③「水と１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒の混合物」の３つを挙げているところ，構成要件Ｅは，「製薬上許容可能な担体が水であり，」と規定しているのであるから，同構成要件は，「製薬上許容可能な担体」を，上記の候補のうち，「水」（上記①）に限定し，上記②及び③を含まないことを，特許請求の範囲の文言上，明確にしたものと解さざるを得ない。そして，本件明細書の段落【００２４】は，上記②及び③にいう「その他の適切な溶媒」の代表例として，「・・・製薬上許容可能なラクトース・・・等・・・の糖溶液」を挙げているのであるから，糖溶液の一つである乳糖溶液（ラクトース溶液）は，上記のとおり「水」とは区別された「その他の適切な溶媒」に当たることが明らかであって，乳糖溶液を担体とするオキサリプラチン溶液は，本件発明の構成要件Ｅを充足しないものというべきである（なお，本件明細書が「水」と「糖溶液」とを区別し，両者を別の概念としていることは，段落【００２４】の上記記載のほか，段落【００１２】の「注入用の水または５％グルコース溶液」との記載にもうかがわれるところである。）。
ウ(ｱ)以上の解釈は本件明細書の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載から導き出されるものであるが（特許法７０条１項及び２項参照。ただし，いずれも平成１４年法律第２４号による改正前の規定。），念のため，本件特許の出願手続を概観するに，証拠（乙８〔枝番号を含む。〕）によれば，次の事実が認められる。
ａ本件特許の出願人は，出願時の特許請求の範囲を次のとおり記載していた。「【請求項１】オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物。【請求項２】製薬上許容可能な担体が水であり，緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩である請求項１の組成物。（判決注：中略）【請求項５】緩衝剤の量が，以下の：（ａ）約5x10－５Ｍ～約1x10－２Ｍ，（ｂ）約5x10－５Ｍ～約5x10－３Ｍ，（ｃ）約5x10－５Ｍ～約2x10－３Ｍ，（ｄ）約1x10－４Ｍ～約2x10－３Ｍ，または（ｅ）約1x10－４Ｍ～約5x10－４Ｍの範囲のモル濃度である請求項１～４のいずれかの組成物。（判決注：以下略）」ｂ特許庁審査官は，本件特許の出願人に対し，請求項１，同５などについて拒絶理由通知を発したが，同通知において，請求項２ないし同４については，現時点では拒絶の理由を発見しないとした。
ｃ本件特許の出願人は，手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１を次のとおり改めることを含む補正（下線部は，請求項１についての補正箇所を示す。）をし，補正された特許出願につき特許査定がされた。
「【請求項１】オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物であって，製薬上許容可能な担体が水であり，緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，緩衝剤の量が，以下の：（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または（ｅ）1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，組成物。」


(ｲ)上記に認定したところによれば，本件特許の出願人は，出願時の特許請求の範囲の請求項１記載の発明について，「有効安定化量の緩衝剤」の種類及び濃度並びに「製薬上許容可能な担体」の種類に何らの限定を付しておらず，請求項２において「製薬上許容可能な担体」及び「緩衝剤」の種類をそれぞれ「水」及び「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」と規定し，請求項５において「緩衝剤」の濃度を規定していたところ，特許庁審査官による拒絶理由通知を受けて，「製薬上許容可能な担体」及び「緩衝剤」の限定のなかった出願時の請求項１を削除し，「製薬上許容可能な担体」及び「緩衝剤」の種類を限定した請求項２並びに「緩衝剤」の濃度を限定した請求項５（ただし，「約」なる語句を削除した。）を併せて，新たな請求項１とすることを含む補正を行い，特許査定に至っているのである。以上の出願経過に鑑みても，本件特許の出願人は，「製薬上許容可能な担体」に当たりうる対象が複数考えられること（具体的には，前記イで述べたとおり，①「水」，②「１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒」あるいは③「水と１種又はそれ以上のその他の適切な溶媒の混合物」の３つ）を認識しながら，特許請求の範囲の請求項１を補正することにより，「製薬上許容可能な担体」を①「水」に限定し，上記②及び③については本件発明の技術的範囲に含まれないことを明らかにした，換言すれば，本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものと解するほかはない。エ被告各製品に含まれるオキサリプラチン溶液は，注射用水４０ｋｇに乳糖水和物２．２５ｋｇを加えて撹拌した後，オキサリプラチン０．２５ｋｇを加え，更に注射用水を加えて撹拌して製造される（原告も，この点は争っていない。）のであるから，被告各製品に含まれるオキサリプラチン溶液の担体は，乳糖溶液であると認められる。
そして，乳糖溶液を担体とするオキサリプラチン溶液が，本件発明の構成要件Ｅを充足しないことは，前記イで述べたとおりである。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｅを充足しない。
(3)争点１の小括
以上に検討したところによれば，被告各製品は，構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ及びＧをいずれも充足しないから，構成要件Ｄの充足性（争点１－３）を検討するまでもなく，被告各製品は，本件発明の技術的範囲に属しない（なお，付言するに，本件訂正発明の技術的範囲にも属しないことが明らかである。）。
２結論
以上によれば，その余の争点について検討するまでもなく，原告の本件請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
笹本哲   朗
裁判官
天野研   司
（別紙１）
被告    製品    目録
１オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「サンド」２オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ「サンド」
以上
（別紙３）
訂正後の特許請求の範囲
【請求項１】オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物であって，製薬上許容可能な担体が水であり，緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，１）緩衝剤の量が，以下の：（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または（ｅ）1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，ｐｈが３～４．５の範囲の組成物，あるいは２）緩衝剤の量が，5x10－５Ｍ～1x10－４Ｍの範囲のモル濃度である，組成物。【請求項２】緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムである請求項１の組成物。【請求項３】緩衝剤がシュウ酸である請求項２の組成物。【請求項４】緩衝剤の量が1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍの範囲のモル濃度である請求項１の組成物。
【請求項５】緩衝剤の量が4x10－４Ｍのモル濃度である請求項４の組成物。【請求項６】オキサリプラチンの量が１～５mg/mLである請求項１～５のいずれかの組成物。
【請求項７】オキサリプラチンの量が２～５mg/mLである請求項１～５のいずれかの組成物。
【請求項８】オキサリプラチンの量が５mg/mLであり，そして緩衝剤の量が2x10－４Ｍのモル濃度である請求項３の組成物。
【請求項９】オキサリプラチンの量が５mg/mLであり，そして緩衝剤の量が4x10－４Ｍのモル濃度である請求項３の組成物。
【請求項１０】オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含するオキサリプラチン溶液組成物の安定化方法であって，有効安定化量の緩衝剤を前記溶液に付加することを包含し，前記溶液が水性溶液であり，緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，緩衝剤の量が，以下の：（ａ）5x10－５Ｍ～1x10－２Ｍ，（ｂ）5x10－５Ｍ～5x10－３Ｍ，（ｃ）5x10－５Ｍ～2x10－３Ｍ，（ｄ）1x10－４Ｍ～2x10－３Ｍ，または（ｅ）1x10－４Ｍ～5x10－４Ｍ，の範囲のモル濃度である方法。


平成３０年９月１９日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００２９号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第３５１８９号）
口頭弁論終結日平成３０年７月９日
判                決
控訴人（一審原告）              アスモ株式会社訴訟承継人
株式会   社デン   ソー
同訴訟代理人弁護士               櫻    林      正    己同訴訟代理人弁理士                碓    氷      裕    彦被控訴人（一審被告）               株式会   社ミツ   バ同訴訟代理人弁護士         小野    寺    良    文
田      中    浩    之
呂         佳    叡
岩      澤    祐    輔
同補佐人弁理士                    大      塚    康    徳
江      嶋    清    仁
木      村    秀    二
鎗      田    伸    宜
主         文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙被告製品目録記載１及び２の各製品の製造，販売又は販売の申出をしてはならない。
３被控訴人は，前項の各製品を廃棄せよ。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「モータ」とする発明についての特許の特許権者である控訴人（一審原告）が，被控訴人（一審被告）の製造，販売する原判決別紙「被告製品目録」記載１及び２の各製品（以下，同目録記載１の製品を「被控訴人製品１」，同目録記載２の製品を「被控訴人製品２」といい，被控訴人製品１と被控訴人製品２を併せて「被控訴人製品」という。）は，上記特許権を侵害するとして，特許法１００条１項及び２項に基づき，被控訴人に対し，被控訴人製品の製造等の差止め及び廃棄を求めた事案である。
原判決は，被控訴人製品は本件特許権を侵害しないとして，控訴人の請求を棄却したため，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実），争点及び争点に対する当事者の主張は，(1)のとおり補正し，(2)のとおり当審における主張を追加するほかは，原判決の事実及び理由欄の「第２事案の概要」１～３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決の補正
ア原判決４頁１１行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。「被控訴人製品は，いずれも，ヨークハウジングの開口部側端部に段差部が設けられており，ホルダ部材の当接部は同段差部の底部に当接する構成となっているが，同段差部の深さは，いずれも約０．９ｍｍである。」イ原判決９頁５行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。「仮に，『開口部側端部』を控訴人が主張するように，開口部側の端部で出力側から見て露出する部位であると解した場合，以下のとおり，本件発明は新規性を欠く。」
ウ原判決９頁６行目の「本件特許の原出願日」を「本件原々出願の出願日」に改め，同頁２０行目から２１行目にかけての「段差部」の次に「（開口側の端部に位置しており，かつ，出力側から見て露出している。）」を加える。エ原判決１０頁６行目冒頭から１６行目末尾までを次のとおり改める。「本件発明の「開口部側端部」について，被控訴人が主張するように，専ら当接部の当接を受けるために形成された位置決め用の段差部を含まず，フランジ部と実質上同意義であると解した場合には，乙２発明ではモータヨークの側部にブラシホルダと当接する当接部が設けられている点（上記(ｱ)⑥）で本件発明（構成要件Ｆ）と相違するが，以下のとおり，乙１７文献に記載された技術を乙２発明に適用することにより，本件発明の進歩性は否定される。」
オ原判決１０頁１７行目，１１頁２１行目及び１２頁２３行目の各「本件特許の原出願日」をそれぞれ「本件原々出願の出願日」に改める。カ原判決１６頁１６行目の「本件明細書」を「本件特許の特許請求の範囲」に改める。
キ原判決２０頁１行目の「平成２１年」を「同年」に，同頁２４行目から２５行目にかけての「おいて」を「において」にそれぞれ改める。
(2)当審における主張
ア構成要件Ｃの「組み付けられ」の充足性について
（控訴人の主張）
(ｱ)被控訴人製品では，ベース部からは中間部材の端部より係合爪がヨークハウジングに向けて延出している。また，電気端子も同様にヨークハウジングに向けて延出している。このベース部から突出している電気端子及び係合爪は，夫々二つずつあり，対向するホルダ部材にも，二つの電気端子が嵌入して電気接続する電気端子部が二つ，係合爪が嵌入する係合穴が二つ，それぞれ設けられている。すなわち，被控訴人製品のベース部とホルダ部材とは，二つの電気端子（凸端子）と電気端子部（凹端子）との嵌め合い，及び二つの係合爪と係合穴との嵌め合いにより組み付けられる。
(ｲ)被控訴人は，「電気端子と電気接続端子」について   ，前者を後者に差し込むことで達成されるのは電気接続であり組み付けでないと主張するが，電気接続がされる以上，電気端子（凸端子）と電気端子部（凹端子）とは嵌め合いにより組み合わされている。
また，被控訴人は，「係合爪と係合穴」はガイド部材にすぎず，ベース部とホルダ部材とを組み付けるものではないと主張するが，被控訴人の同主張によっても，ベース部とホルダ部材とは，係合爪と係合穴とによって組み付けがガイドされ，上記のとおり，電気端子（凸端子）と電気端子部（凹端子）との嵌め合いにより組み合わされているのであり，この状態が維持されているのであるから，被控訴人製品のベース部材はホルダ部材に組み付けられている。(ｳ)したがって，被控訴人製品は構成要件Ｃを充足する。
（被控訴人の主張）
被控訴人製品の係合爪と係合穴は，ベース部とホルダ部材の位置決めをサポートするためのガイド部材にすぎず，係合しているものでも，ベース部とホルダ部材を組み付けるものでもない。
被控訴人製品のベース部とホルダ部材は，電気端子（凸端子）と電気端子部（凹端子）との嵌め合いにより組み合わされているものであり，係合用の専用部材（機械的な手段）の係合によって組み付けられているものではないところ，電気端子を電気端子部に差し込むことによって達成されるのは電気接続であり組み付けではない。


したがって，このような被控訴人製品の構成は，本件発明の構成要件Ｃを充足しない。
イ構成要件Ｄ，Ｆの「開口部側端部」の充足性について
（控訴人の主張）
(ｱ)構成要件Ｄの「開口部側端部」の充足性についてａ構成要件Ｄは，「前記ヨークハウジングの開口部側端部には，該ヨークハウジングに前記ギヤハウジングを固定するためのフランジ部が設けられ，」であるところ，「開口部側端部」には「ホルダ部材の当接部の当接を受けてホルダ部材の位置決めをするためにヨークハウジングの成型とは別の工程によって設けられた段差部」が含まれないとする原判決の立場に立ったとしても，被控訴人製品において，フランジ部は，この段差部と異なる「ヨークハウジングの開口部側端部」に設けられている。
したがって，被控訴人製品は構成要件Ｄを充足する。
ｂまた，被控訴人も，被控訴人製品が構成要件Ｄを充足することを認めた（原審における被告準備書面（８）の６頁）。
(ｲ)構成要件Ｆの「開口部側端部」の充足性について以下の理由から，被控訴人製品は，構成要件Ｆの「開口部側端部」を充足する。
ａ構成要件Ｆの文言
ヨークハウジングの「開口部側端部」とは，文字どおりに読めば，「ヨークハウジングの開いた部分の端の部分」という意味である。すなわち，段差部の有無は問題ではなく，「ヨークハウジングの開いた部分の端の部分」である限り，ヨークハウジングの「開口部側端部」である。
原審において，控訴人は，これを「ヨークハウジングの開口部側の端部（出力側端部）であり，出力側から見て露出する部分である」と主張した。そして，被控訴人製品は，ヨークハウジングの開口部に，わずか０．９ミリメートルの「当接用の段差」を設けただけのものであり，ホルダ部材の当接部は，この段差部分に当接しているから，被控訴人製品においては，「ヨークハウジングの開いた部分の端の部分」に，「ホルダ部材の当接部」が当接している。
ｂ本件発明の本質
本件発明の本質は，①ホルダ部材の軸方向の位置決めのために，②ホルダ部材をヨークハウジングに当接させるに当たり，③ヨークハウジングの側部（内部）ではなく，④ヨークハウジングの開口部側端部に，⑤ホルダ部材の当接部を当接させる構造を採ったことにあり（本件明細書【０００４】～【０００６】），これにより，ヨークハウジングの側部（内部）にホルダ部材の当接部を形成する必要がなくなり，ヨークハウジングの側部の構成を複雑にするという課題（本件明細書【００５４】，【００５５】，【００５７】）が解決される。
被控訴人製品は，ヨークハウジングの開口部側端部に設けられた「被当接部」に「ホルダ部材の当接部」が当接して，ホルダ部材，ブラシホルダの軸方向の位置決めがされており，その結果，「ヨークハウジングの側部にホルダ部材の当接部を形成する必要がなくなり，ヨークハウジングの側部の構成を複雑にする」という本件発明の課題が解決されている。
ｃ原判決の判断の検討（技術論）
原判決が，被控訴人製品の開口部側端部に形成された段差部は本件発明の「開口部側端部」に含まれないと判断した根拠は，①「被告製品の段差部」は，ヨークハウジングの成型とは別の工程で設けられていること，②本件発明の構成要件における「被当接部」は，ヨークハウジングの成型とは別の工程で設けられているものを含まないことという点にあるが，被控訴人製品において，開口部側端部の「被当接部」（段差部）は，ヨークハウジングの「成型工程とは別の工程」ではなく，ヨークハウジングの「成型工程の中」で形成されているから，原判決の上記認定は，技術的にも誤りである。
すなわち，特許第４３９７５０３号公報（甲４）や特許第４６０２６０３号公報（甲５）に開示されているように，ヨークハウジングは１枚の鉄板を複数回に分けて絞り成型をして形成するが，被控訴人製品も，このように，１枚の鉄板から何度も絞り成型をして形状を整えた後，フランジ部外形を打ち抜いて製造する。そして，被控訴人製品の開口部側端部の段差部成型は，上記のフランジ部外形打ち抜き前の工程でされている。なぜなら，一旦ヨークハウジングのフランジ部を打ち抜き成型した後で，別工程として段差部を形成しようとすれば，改めて部材を固定し直す工程が必要となり，そうすると，位置合せが非常に煩雑なものとなり，実質的にヨークハウジングを大量生産することができないからであるまた，そもそも，本件発明は，モータ構造の特許であり，モータ製造方法の特許ではないから，「開口部側端部」はヨークハウジングの成型とは別の工程で設けられた段差部を含まないとの原判決の判断は不当である。
ｄ原判決の判断の検討（発明の本質論）
(a)前記のとおり，本件発明の本質は，ヨークハウジングの開口部側端部にブラシホルダのホルダ部材の当接部を当接させて，ブラシホルダの軸方向の位置決めを行うことであり，その結果，ヨークハウジングの側部にホルダ部材の被当接部を形成する必要がなくなり，ヨークハウジングの側部の構成を複雑にすることもなくなるという効果が生じるのであるから，本件発明が除外するのは，位置決め用の段差部をヨークハウジングの側部（内部）に形成することである。(b)ヨークハウジングの開口部側端部に段差部を成形する場合には，ヨークハウジングの肉厚をそのまま利用することができ，側部の構成を複雑にすることは全くない。
設計上の公差から見ると，ヨークハウジングの開口側の端部から所定距離の位置にあるヨークハウジングの側面の段差部を基準にホルダ部材を設計する場合と，ヨークハウジングの開口部側端部を基準にホルダ部材を設計する場合とを比較すれば，後者（開口部側端部）の方が前者（側部）に比べて設計上の公差をより少なくすることが可能となる。また，開口部側端部で位置決めを行えば，ホルダ部材の位置決めをヨークハウジングの側部の段差部で行う場合と比較して，開口部側端部からの距離が短くなり，設計上，公差や熱膨張の観点から有利である。原判決は，上記の点は本件明細書に記載されておらず，認めるに足りる証拠もないとするが，位置決め基準面が，設計上の公差を考える上で重要であることは，モータの当業者にとって技術常識である。また，基準面からの距離が長くなれば，その分熱膨張の影響も受けやすくなることも，モータの当業者の技術常識である。


さらに，ヨークハウジング内部（側部）に位置決め用の段差部を成型することと開口部側端部に位置決め用段差部を成型することを比較すると，ヨークハウジング内部（側部）に位置決め用の段差部を成型する方が製造が困難であることは，鉄板材からヨークハウジングを深絞り成型することを技術常識としてわきまえている当業者には，容易に理解できる。
(c)このように，本件発明の技術的意義は，位置決め用の段差部をヨークハウジングの側部（内部）に形成しないことであり，位置決めをヨークハウジングの開口部側端部で行うことである。
したがって，開口部側端部に位置決め用の段差部を設け，開口部側端部でブラシホルダの軸方向の位置決めを行っている限り，本件発明の技術的範囲に含まれる。
（被控訴人の主張）
(ｱ)本件発明の「開口部側端部」は，以下の理由から，少なくとも，専ら当接部の当接を受けるために形成された位置決め用の段差部等を含まないものと解すべきであるところ，被控訴人製品は，ヨークハウジング内側の凹んだ箇所に位置決め用の段差部を設け，ここにホルダ部材の当接部を当接させているものであるから，このような段差部は，専ら当接部の当接を受けるために形成された位置決め用の段差部であって，本件発明の「開口部側端部」には該当しない。この段差部の設置場所が端部であろうと，側部であろうと，構造が複雑になるのは自明であるから，被控訴人製品の製造は容易にも低コストにもなっていない。したがって，被控訴人製品は，構成要件Ｄ及びＦを充足しない。
ａ本件明細書の記載
本件明細書の記載からすると，本件発明が解決する課題は，ヨークハウジングに，フランジ部とは別途，ホルダ部材の位置決めのため，段差部等の位置決め構造を設けることによってヨークハウジングの構成が複雑化し製造コストが増加するという点にあり，この課題を解決するための構成として，ホルダ部材の当接部をフランジ部に当接させる構成のみが開示されている。本件発明における「開口部側端部」はフランジ部と実質上同意義と解するほかないというべきであり，本件発明は，ホルダ部材の当接部をフランジ部に当接させることによってヨークハウジングの構成を単純化する発明である。
ｂ本件発明の分割経緯
(a)本件特許は，２回の分割出願によって成立した特許である。そして，本件原出願においては，ホルダ部材の当接部を（フランジ部ではない）開口部側端部に当接させる構成は明細書上何ら開示されていなかったにもかかわらず，本件原出願から本件出願を分割出願する際（２回目の分割時）に，それまで「前記ホルダ部材には，前記ヨークハウジングの前記フランジ部に対して回転軸の軸方向に当接する当接部が設けられ，」とされていた構成（構成要件Ｆ）が，突如として，「前記ホルダ部材には，前記ヨークハウジングの開口部側端部に対して回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接する当接部が設けられ，」との構成に変更されている（上記分割出願時点の直前に被控訴人製品の製造・販売が開始されたため，被控訴人製品を捕捉するためにクレームの範囲を拡大しようとしたものと推測される。）。
しかし，分割出願に際して新規事項の追加を行うことが禁止されている以上，本件発明の課題及びその解決手段は，本件原々出願及び本件原出願における課題及び解決手段を超えるものであることはあり得ない。
(b)本件原々出願の明細書及び本件原出願の明細書の記載によると，本件原々出願及び本件原出願における課題は，ヨークハウジングに形成されたホルダ部材の位置決め用の段差部によってヨークハウジングの構成が複雑化することを防止することであって，本件発明の課題も，ヨークハウジングに形成されたホルダ部材の位置決め用の段差部によってヨークハウジングの構成が複雑化することを防止することである。
そして，専ら当接部の当接を受けるために形成された位置決め用の段差部等は，ヨークハウジングの構成を複雑化することになる以上，本件原々出願に係る発明は（控訴人が開口部側端部と主張する位置を含め）ヨークハウジングにホルダ部材の位置決めのための段差部等を設けることを排除していたものといえ，したがって，このような段差部等は本件発明の開口部側端部にも含まれないというべきである。(c)なお，本件発明における「開口部側端部」はフランジ部と実質上同意義と解するほかないことは前記ａのとおりであって，仮に，ホルダ部材の当接部が当接する「開口部側端部」がフランジ部以外の部位を含むとすれば，本件原々出願及び本件原出願の明細書上，このような構成に関する開示も示唆もないため，分割出願に際して新規事項が追加されていることになり，分割要件違反の無効理由が存在することになる。
ｃ従来技術との比較
本件明細書の【００５３】によると，従来技術においても，ホルダ部材の軸方向への位置決めそれ自体は達成されているところ，本件明細書記載の従来技術において解決済みの課題が本件発明の解決課題となることはあり得ないから，本件発明の目的は，単にホルダ部材のヨークハウジングの軸方向への位置決めを行うことではなく，当該位置決めに際して，位置決め用の段差部等をヨークハウジングに設けることによりヨークハウジングの構成が複雑になってしまう事態を解消することと解すべきである（本件明細書【００５５】，【００５７】）。
(ｲ)控訴人の主張について
控訴人は，本件発明について，ヨークハウジングの側部ではなく開口部側端部で位置決めを行う発明であるとし，開口部側端部で位置決めを行うことにより，ヨークハウジングの側部で位置決めを行う場合に比して，設計上，公差や熱膨張の観点から有利である旨主張する。
しかし，上記のような設計上の公差や熱膨張といった観点は本件明細書に何らの
記載もなく，そのほかにも何らの根拠もない
ウ均等侵害の成否について
（控訴人の主張）
仮に，構成要件Ｆの「開口部側端部」に被控訴人製品の段差部（被当接部）は含まないと解釈しても，以下の理由から，被控訴人製品の段差部に係る構成は構成要件Ｆの「開口部側端部」と均等である。
(ｱ)発明の本質的部分
本件発明の本質は，ヨークハウジング側部（内部）に位置決め用の段差部を成形するのではなく，「ヨークハウジングの開口部側の端の部分」に「ホルダ部材の当接部」を当接させて位置決めをするという点である。


被控訴人製品は，ヨークハウジングの「開口部側端部」に深さ０．９ミリメートルの「段差部」を設けて，ホルダ部材の当接部を当接させているが，このように段差部を設けたとしても，ヨークハウジングの側部（内部）の構成の複雑化防止は達成できているから，上記段差部を設けるか否かは本件発明の本質的部分ではない。したがって，被控訴人製品を上記の構成としたことによって，発明の本質的部分が変わったとは認められない。
(ｲ)置換可能性
被控訴人製品の上記構成を採用したとしても，「被当接部」にホルダ部材の当接部が当接されてホルダ部材のヨークハウジングに対する回転軸の軸方向における反ギアハウジング側への位置決めが可能となっており，また，ヨークハウジングの側部の構成を複雑にするという課題も解決されているから，置換可能である。
(ｳ)置換容易性
部材と部材が当接する部分について，段差その他の構成を設ける技術は，当業者における周知慣用技術であるから，被控訴人製品を上記構成に置換することは容易である。
(ｴ)公知技術からの非容易想到性
被控訴人製品の上記構成が，本件発明の出願時の公知技術から容易に想到し得るとする事情もない。
(ｵ)意識的除外
本件発明の出願経過等において，ヨークハウジングの開口部側端部に位置決め用段差部を形成する構成が意識的に除外された事実はない。
（被控訴人の主張）
ホルダ部材の当接部をフランジ部に当接させる構成は，ヨークハウジングの構成の複雑化を防止するという本件発明の効果を発揮するための構成なのであるから，まさに本件発明の本質的部分であって，この構成を採用していない被控訴人製品について，本件発明の均等侵害が成立する余地はない。
また，前記の分割の過程から明らかなとおり，控訴人は，本件発明の出願経過においてホルダ部材を当接させるための段差部等を設ける構成を明示的に除外しており，均等の第５要件も充足しない。
第３当裁判所の判断
１構成要件Ｃ，Ｆの充足性について
当裁判所は，被控訴人製品は，構成要件Ｃを充足するが，構成要件Ｆを充足しないものと判断する。
その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決の事実及び理由欄の第３に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決２４頁２０行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。「「・・・前記ホルダ部材には，前記ヨークハウジングの前記フランジ部に対して回転軸の軸方向に当接する当接部が設けられ・・・」（段落【００５６】）」(2)原判決２５頁４行目の「ヨークハウジングの」の次に「側部の」を加え，１０行目の「容易化等」を「容易化及び製造コストの削減」に改める。(3)原判決２５頁２６行目冒頭から２８頁１０行目末尾までを次のように改める。
「３構成要件Ｆの「開口部側端部」の充足性について(1)ア前記１のとおり，本件発明の課題は，ヨークハウジングの側部にホルダ部材の回転軸の軸方向の位置決め用の段差部を設けると，ヨークハウジングの側部の構成が複雑になるため，それを回避するという点にあり，同課題を解決するために，構成要件Ｆの構成を採用し，ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側の端部に当接させて，ホルダ部材の軸方向の位置決めを行うこととしたのであるから，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を設ける構成は構成要件Ｆを充足せず，同様に，ヨークハウジングの開口部側の端部に位置決め用の段差部を設けた結果，ヨークハウジングの側部にも位置決め用の段差部が形成される場合も構成要件Ｆを充足しないというべきである。なお，ここでいうヨークハウジングの側部は，ヨークハウジングの内側の面全般を指すものと解され，その構成の複雑化を回避するという本件発明の課題に照らしても，その範囲を限定すべき理由はない。したがって，ヨークハウジングの開口部側の端部に，当接部を当接させてホルダ部材の位置決めをするための段差部を設けた場合に，同段差部がヨークハウジングの側部に及ぶことにより，ヨークハウジングの側部にも段差部が形成されることになる同段差部の底部（ホルダ部材の当接部が当接する被当接部。以下「段差部被当接面」という。）は構成要件Ｆの「開口部側端部」に当たらないと解するのが相当である（控訴人も，争点(2)エにおいて，構成要件Ｆの「開口部側端部」は，ヨークハウジングの側部との対比で用いられ，ヨークハウジングの側部を除外するものであると主張している。）。
イ被控訴人製品には，いずれも，開口部側の端部に深さ約０．９ｍｍの位置決め用の段差部が設けられ，同段差部の底部（段差部被当接面）にホルダ部材の当接部が当接するところ，同段差部の設置により，ヨークハウジングの側部にも段差部が形成されることになるものと認められる（弁論の全趣旨）。被控訴人製品においては，上記段差部の設置により，ヨークハウジングの側部に段差部が生じてしまうため，ヨークハウジングの側部の構成の複雑化を回避することはできない。
ウしたがって，被控訴人製品における段差部被当接面は，構成要件Ｆの「開口部側端部」には当たらず，被控訴人製品は，構成要件Ｆを充足しないというべきである。
(2)控訴人の主張について


ア控訴人は，ヨークハウジングの「開口部側端部」とは，文字どおりに読めば，「ヨークハウジングの開いた部分の端の部分」という意味であるところ，被控訴人製品は，ヨークハウジングの開口部に，わずか０．９ｍｍの「当接用の段差」を設けただけのものであり，ホルダ部材の当接部は，この段差部分に当接しているから，被控訴人製品においては，「ヨークハウジングの開いた部分の端の部分」に，「ホルダ部材の当接部」が当接していると主張する。しかし，前記１のとおり，本件発明は，ヨークハウジングの側部にホルダ部材の位置決め用の段差部を設けるとヨークハウジングの側部の構成が複雑になるため，それを回避するという課題を解決するために，ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側端部に当接させて，ホルダ部材の位置決めを行うこととしたのであるから，ホルダ部材の位置決めのための段差部を開口部側の端部に設けたとしても，同段差部がヨークハウジングの側部にも及んだ場合は，上記課題を解決することができない以上，同段差部にホルダ部材の当接部が当接する部分（段差部被当接面）は，構成要件Ｆの「開口部側端部」に当たらないというべきである。そして，被控訴人製品における上記段差部の深さが０．９ｍｍであっても，ヨークハウジングの側部に段差部が生じているのであるから，被控訴人製品の段差部被当接面は，構成要件Ｆの「開口部側端部」に該当しないというべきである。この点，控訴人は，ヨークハウジングの開口部側端部に段差部を形成する場合には，ヨークハウジングの肉厚をそのまま利用することができ，側部の構成を複雑にすることは全くないと主張するが，ヨークハウジングの側部に段差部が形成される以上，ヨークハウジングの側部の構成が複雑にならないということはないというべきである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
イ控訴人は，ヨークハウジングの開口部側端部に位置決め用の段差部を形成することは，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を形成することに比べて，製造が容易となる旨主張する。
しかし，前記１のとおり，本件発明は，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を設けないことにして，ヨークハウジングの側部の構成を単純化し，これにより，ヨークハウジングの製造の容易化と製造コストの削減を図ったものであるから，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を設けた構成では，本件発明の課題を解決したことにはならない。
したがって，被控訴人製品のように，ヨークハウジングの開口部側の端部に形成された位置決め用の段差部がヨークハウジングの側部に及んでいる場合に，段差部被当接面を構成要件Ｆの「開口部側端部」に含ませるのは相当ではなく，控訴人の上記主張は理由がない。
ウ控訴人は，被控訴人製品のように，開口部側端部にホルダ部材の位置決め用の段差部を設けることにより，ヨークハウジングの側部に段差部を設ける場合に比べて，開口部側端部からの距離が短くなり，設計上，公差や熱膨張の観点から有利となる，また，このことは技術常識であると主張する。しかし，本件明細書には，本件発明は，ヨークハウジングの側部の構成が複雑になるという課題を解決するために，ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側端部に当接させて，ホルダ部材の位置決めを行うこととしたこと，これにより，ヨークハウジングの製造の容易化とコストの削減の効果が生じることが記載されているが，控訴人主張の上記の点を本件発明の課題又は効果としたことをうかがわせる記載はないのであるから（甲２），仮に，上記の点が技術常識であるとしても，本件発明は，上記の点を課題又は効果としていないものと解するのが相当である。したがって，控訴人の上記主張は，明細書の記載に基づかない主張であり，採用できない。」
２均等侵害の成否について
(1)控訴人は，構成要件Ｆの「開口部側端部」に被控訴人製品の段差部被当接面は含まれないと解釈しても，被控訴人製品の段差部に係る構成は構成要件Ｆの構成と均等であると主張する。
そこで検討するに，前記１のとおり，本件発明は，ヨークハウジングの側部にホルダ部材の位置決め用の段差部を設けるとヨークハウジングの側部の構成が複雑になるため，それを回避するという課題を解決するために，構成要件Ｆの構成を採用し，ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側端部に当接させて，ホルダ部材の位置決めを行うこととし，これにより，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を設けない構成とすることができ，上記課題を解決したのであるから，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を設けないこととした点は，本件発明の本質的部分というべきである。
そして，被控訴人製品においては，前記１のとおり，ヨークハウジングの開口部側の端部に設けられた位置決め用の段差部は，ヨークハウジングの側部にも及んでおり，同側部に位置決め用の段差部が形成されているのであるから，本件発明の本質的部分である構成を採用していないというべきである。(2)控訴人は，被控訴人製品の構成によっても，ホルダ部材のヨークハウジングに対する回転軸の軸方向における反ギアハウジング側への位置決めが可能となっており，また，ヨークハウジングの側部の構成を複雑にするという課題も解決されているから，置換可能性の要件も充たす旨主張する。
しかし，前記のとおり，被控訴人製品においては，ヨークハウジングの側部にも位置決め用の段差部が形成されているのであるから，ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を形成することによって生じるヨークハウジングの側部の構成の複雑化を回避するという課題は解決していない。
(3)したがって，被控訴人製品について均等侵害は成立しないというべきである。
第４結論
以上の次第で，控訴人の本件請求は，その余の点を判断するまでもなく，いずれも理由がなく，原判決は相当であるから，本件控訴を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森              義    之
裁判官
佐    野        信
裁判官
熊    谷    大    輔


平成２４年１１月１５日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００７０号審決取消請求事件
平成２４年８月２８日口頭弁論終結
判                決
原告         株式会   社オー   ク
訴訟代理人弁護士        佐      藤      歳      二同                      菱      田      健      次同                      菱      田      基和    代同                      松      村      信      夫同                      塩      田      千恵    子同                      坂      本              優同                      藤      原      正      樹同                      永      田      貴      久被            告        財団法人日本漢字能力検定協会訴訟代理人弁護士        中      務      尚      子同                      山      田      威一    郎
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８９００２８号事件について平成２４年１月１９日にした審決を取り消す。
第２当事者間において争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，別紙商標目録記載のとおり，「ｋａｎｋｅｎ」の欧文字を横書きに表してなる商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。被告は，平成２２年３月３１日，特許庁に対し，本件商標登録の無効審判（無効２０１０－８９００２８号事件）を請求した。特許庁は，平成２４年１月１９日，「登録第４５８７８５０号の登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は同月２６日に原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件商標は，商標法４条１項７号に違反して設定登録されたものとは認められないが，原告から審判請求時の商標権者であるＡ，Ｂ及びＣ（以下，３名を併せて「Ａら」ということがある。）に対し，移転登録がされた平成２１年１１月１６日，同条項に該当するものとなったものであり，同法４６条１項５号により無効とすべきものである，というものである。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に関する原告の主張
本件商標には，以下のとおり，後発的無効事由としての公序良俗違反は存在せず，審決は取り消されるべきである。
(1)商標法４条１項７号は，社会公共の利益又は一般的道徳観念を害するおそれのある商標の登録を阻止することを目的としているところ，商標の構成自体に公序良俗違反のない商標が同条項に該当するのは，その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。また，商標法４６条１項５号は，商標登録後といえども，当該商標が同法４条１項７号に掲げる事由に該当する場合には，当該商標を無効とすることができると規定しているところ，商標法４条１項６号，１９号が後発的無効事由とされていないことに照らすと，後発的無効事由としての公序良俗違反は，商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に限られるか，少なくとも査定時の判断基準より限定して解釈すべきであり，同法４条１項１９号の「不正の目的」（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的，その他の不正の目的）より高い悪性が商標権者に存し，登録を維持することが著しく社会的妥当性を欠き，商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合，又は，新たな法令や条約に基づく規制等ないしこれと同視できる社会状況の変化により，公益に反することとなった場合に限られるというべきである。
なお，商標法４６条１項５号については，過去の一時期において当該無効事由に該当する事実が存在したとしても，審判手続における審理終結通知までに当該無効事由が消滅した場合には，当該商標を無効とすることはできないというべきである。(2)本件商標の後発的無効を基礎付ける事情の不存在審決は，原告が，①被告の運営に関し，マスコミからの指摘や文部科学省からの行政指導などを受け，公的資格を利用する受検者やその受け入れ先となる学校や企業などに対し，社会的混乱を生じさせたこと，②本件商標を被告と無関係の第三者に譲渡し，被告の漢字能力検定に係る円滑な事業の遂行に支障を来すおそれを誘発させたこと，③将来的に本件商標を使用する意思があるとして，被告への譲渡を考えていないことなどは，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると認定，判断する。しかし，審決には，以下のとおり，事実誤認ないし評価の誤りがある。
ア信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱
漢字能力検定事業に関して被告に多額の利益が生じていること，これに関して被告に対して文部科学省から改善指導があったこと，漢字能力検定に関する商標を原告が有することなどの報道はあったが，原告が漢字能力検定に関する商標を有することを非難するような報道はなされていない。また，原告とＤ及びＥとは別人格であり，同人らが起訴されたことにより被告に悪印象が生じたとしても，原告はその責めを負わない。
したがって，被告の運営に関し，マスコミからの指摘や文部科学省からの行政指導などを受けたことは，後発的無効事由としての公序良俗違反の理由とはならない。
イ本件商標の第三者への譲渡
原告は，被告による仮差押え，賃料や売掛金の不払い，損害賠償請求訴訟の提起により，資金繰りに窮して，Ａらから合計１０００万円を借り入れ，その債務を担保するため，本件商標等を再売買の予約付きで譲渡したものであるが，上記譲渡は報道がされていない上，原告とＡらとの間では，弁済の有無にかかわらず，本件商標等を買戻し（再売買）することができるとの特約がされていた。したがって，原告が本件商標等をＡらへ譲渡したことは，後発的無効事由としての公序良俗違反の理由とはならない。
仮に，上記譲渡が後発的無効事由に当たるとしても，本件商標は，平成２２年７月２６日，Ａらから原告に対し再度移転登録がされており，審理終結通知時には，無効事由が消滅していたといえる。
ウ被告に対する商標権譲渡の意思


被告は，原告に対し，本件商標を含む４５件の商標について，権利の取得・維持に要した実費相当額として，１３４６万３７９９円で譲渡を申し入れた。しかし，被告から原告に対し，本件商標等の譲渡の申入れがされた当時，原告の当時の代表取締役Ｄ及び当時の取締役Ｅは，逮捕勾留中であった。また，被告は，原告やＤらの財産に対して仮差押えをし，原告に賃料及び書籍の売掛金を支払わず，原告らに対して合計２７億円の損害賠償請求訴訟を提起した。このような状況において，原告は，上記譲渡金額の算定根拠が不明確であることから，本件商標等の被告への譲渡を拒絶したものである。
さらに，原告は，本件訴訟を含む原被告間で係属する紛争全体の解決の中で，被告に対し，本件商標を含む漢字検定事業に関連する商標権を譲渡することも検討する意思があり，被告に対する本件商標の譲渡を一切拒絶するものではない。なお，原告が本件商標の登録を有していることによって，被告が行っている漢字検定事業に影響を与えたり，当該事業の同一性等に多少の誤認混同が生ずるおそれがあるとしても，参加者から対価を得て行っている検定事業や出版教育事業は，私的な経済活動にすぎず，商標法４条１項７号所定の公序良俗違反には当たらない。(3)以上のとおり，審決には，後発的無効事由としての公序良俗違反の認定，判断に誤りがあり，商標法４６条１項５号の適用を誤った違法がある。
２被告の反論
本件商標には，以下のとおり，後発的無効事由としての公序良俗違反が存在する。(1)商標登録後に周知著名となった商標について，その登録後の事情いかんにより，特定の者に独占させることが好ましくなくなった商標は，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，国家・社会の利益，すなわち公益を害すると評価し得る場合に限り，商標法４条１項７号に該当する後発的無効事由が存在するというべきである。
また，商標法４条１項６号は，悪意なく商標の使用を開始した商標権者を保護するため，同項１９号は，商標登録時の不正目的を対象にした規定であることから，それぞれ後発的無効事由とされなかったにすぎず，又，登録主義と後発的無効事由の適用範囲の問題は無関係であるから，後発的無効事由としての公序良俗違反は，商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に限られるか，少なくとも査定時の判断基準より限定して解釈すべきであるとの原告の主張には理由がない。本件商標は，以下のとおり，その登録を維持することが，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると評価し得るから，これを無効とすべきとした審決の認定，判断に誤りはない。
(2)本件商標の後発的無効を基礎付ける事情
ア信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱について
被告は，税制上の優遇措置を受ける公益法人であり，文部科学省が漢字能力検定に認定試験として公的な資格を与えたことにより，受検者数が飛躍的に伸びたのであり，被告の行っている検定事業や出版教育事業は，公益性を有する。また，本件商標等は，被告の設立後の活動によって，取引者・需要者に広く知られるようになったといえる。
ところが，本件商標を被告が保有していないことが，文部科学省からの行政指導やマスコミなどの批判報道により，全国に知れ渡った。本件商標の帰属の問題は，Ｄ及びＥによる公益法人である被告の私物化の象徴的存在であり，両名による不透明な利益の還流の問題と相俟って，社会的な批判を浴びることとなった。これに伴って，公的資格である漢字検定を利用する受検者やその受け入れ先となる学校ないし企業などにおいて，社会的混乱が生じている上，文部科学省は，被告の検定事業に対する社会的な信用を損なう事態が生じているとして，「日本漢字能力検定」に対する後援を取り消した。なお，本件商標が原告名義で登録されたのは，原告が，被告と関連会社とを峻別していなかったことによるものであり，被告が適切な手段を怠っていたからではない。
以上のとおり，本件商標に関して，被告の信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱が生じている。
イ本件商標の第三者への譲渡
原告は，本件商標等について，仮差押え等を免れる目的で，第三者であるＡらに譲渡した。原告の上記行為は，本件商標を保有することを奇貨として，被告による円滑な業務遂行を妨げる意図，あるいは，自らの責任を免れようとする権利濫用的な意図によるものである。
なお，審決は，上記のとおり，原告が被告からの商標権の譲渡申入れに応じず，これをＡらに譲渡した一連の行為等をもって，本件商標が公序良俗違反に当たると判断したものであり，原告が被告からの強い要請によって本件商標をＡらから取り戻したとしても，上記判断が覆るものではない。
ウ被告に対する商標権譲渡の意思について
被告は，文部科学省から厳正な行政指導を受けたことから，原告に対し，本件商標を含む４５件の商標について，原告が要した実費相当額での譲渡を申し入れ，その算定根拠を表にして送付したが，原告はこれを拒絶した。のみならず，本件審判の口頭審尋期日において，当時原告の取締役であったＥは，本件商標を今後原告自ら使用することも計画しており，被告に譲渡する意思はない旨述べていた。このことからすれば，原告が，被告の業務にとって極めて重要な本件商標について，被告と競合するか，あるいは被告の業務遂行を妨げるように濫用的に行使する意図を有していることは明らかである。
また，Ｄ及びＥは，利益相反取引がマスコミに取り上げられ，文部科学省から厳しい追及を受けている最中にも，被告名義の他の商標権を原告に移転することを画策していたのであり，このことからも，原告が本件商標を被告に譲渡する意思はなく，濫用的に行使する意図を有していることは明らかである。(3)以上のとおり，本件商標の登録を維持することが公序良俗を害するとした審決の認定，判断には誤りがない。
第４当裁判所の判断


１商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について，不登録事由としているところ，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは，当該商標の構成に，非道徳的，卑わい，差別的，矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字，図形等を含む場合のほか，そうでない場合であっても，当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが，法律によって禁止されていたり，社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳的観念に反していたり，特定の国若しくはその国民を侮辱したり，国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには，当該商標は同法４条１項７号に該当すると解すべき余地がある。そして，商標法４６条１項５号は，商標登録がされた後，当該登録商標が同法４条１項７号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ，商標登録後であっても，当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが，社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には，当該商標は同法４条１項７号に該当すると解すべき余地があるといえる。
上記観点から，以下，本件商標が，登録後に商標法４条１項７号に該当するものとなったか否かについて検討する。
２事実認定
当事者間において争いのない事実，証拠（主要なものは各項末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)原告等
ア原告は，昭和４６年１月２０日に設立された，教材の開発，製作，出版及び販売等を目的とする会社であり，設立から平成２４年４月１５日まではＤが，その後はＥが代表取締役を務めている。
イ株式会社オーク・フードは，昭和４６年１２月１７日に設立された会社であり，設立から平成７年１２月１日まではＤが，その後はＥが代表取締役を務めている。株式会社オーク・フードは，平成７年１２月１日，株式会社日本統計事務センター（以下「日本統計事務センター」という。）に商号変更した。ウ株式会社大久保商事は，Ｄの父が昭和２０年代に設立した，新聞販売業，広告代理業務等を目的とする会社であり，現在は，Ｄが代表取締役を務めている。株式会社大久保商事は，平成１０年１月１４日，株式会社メディアボックス（以下「メディアボックス」という。）に商号変更した。
エＤは，平成１０年ころ，株式会社文章工学研究所（以下「文章工学研究所」といい，原告，日本統計事務センター，メディアボックス及び文章工学研究所を併せて「原告関連４社」ということがある。）を買い取り，代表取締役に就任した。
（甲４～７，８４）
(2)原告による漢字検定試験創設の経緯
原告は，設立後，不動産賃貸業を営むと共に，学習塾「オーク学習教室」を開設していたところ，昭和４７年ころ，漢字教室を開設し，漢字学習に特化した授業を始めた。その後，原告は，「ステップ式漢字学習法」と称する，学習難易度別に級を設定するなどした学習法及び「級別ステップ式漢字学習シート」と称する教材を開発した。原告は，上記教材を利用する漢字教室をフランチャイズ展開し，昭和４９年に「漢字教室チェーン」を全国に組織し，昭和６０年代には，その教室数が約１１００箇所となった。
また，原告は，上記漢字教室で行っていた漢字テストについて，教室外部からも受験希望があったため，これを教室外部でも実施することとし，昭和５０年ころから「日本漢字能力検定」と称して，漢字検定試験を始めた。原告は，昭和５０年４月ころ，漢字能力検定試験等を行う内部組織である「日本漢字能力検定協会」（以下「旧協会」という。）と，漢字教室の運営，教材開発・運営，図書出版等を行う内部組織である「日本漢字教育振興会」（以下「振興会」という。）を設立した。
（甲８４，１０７）
(3)被告設立の経緯等
ア被告は，漢字に関する検定試験の実施，技能度の登録及びその証明書の発行等を業とする，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく特例財団法人である。被告は，平成４年５月１４日，Ｄが設立代表者となって，文部大臣（当時）に対する設立許可申請がされ，同年６月１６日に，平成１６年法律第１４７号による改正前の民法３４条に基づき，公益法人として設立された。イＤは，被告設立に当たり，１億円を寄付し，被告設立当初から理事長を務めていたが，後述のとおり，平成２１年４月１６日に理事長を辞任した。ウ被告は，「日本漢字能力検定」について，文部省（現・文部科学省）から民間技能審査事業認定制度に基づく認定を受け，平成４年１１月以降，これを実施するようになった。なお，小学校１年ないし３年生を対象とした漢字能力検定については，平成１８年ころまで，「児童漢検」と称して振興会が主催者とされていた。また，被告は，「日本漢字能力検定」について，民間技能審査事業認定制度の廃止に伴い，平成１７年８月以降，文部科学省から同省後援名義の使用及び文部科学大臣賞の交付の許可を受けていたが，後述のとおり，平成２１年４月２０日に同許可を取り消された。
エ「日本漢字能力検定」の志願者の推移は，以下のとおりである。
昭和５０年度            ６７２人
昭和５１年度          １２３８人
昭和５２年度          ２３３１人
昭和５３年度          ５０４４人
昭和５４年度      １万１４２１人
昭和５５年度      １万８６５４人
昭和５６年度      ２万５８８２人
昭和５７年度      ３万０８８０人
昭和５８年度      ３万８５６５人
昭和５９年度      ４万４１８２人
昭和６０年度      ４万９３７５人
昭和６１年度      ５万３３４１人
昭和６２年度      ５万７６９３人
昭和６３年度      ６万２８３４人
平成元年度        ６万９７９９人
平成２年度        ８万７２１１人
平成３年度        ９万３０２１人
平成４年度      １２万１９２４人（このうち被告設立後の志願者は約８万人）
平成５年度      ２４万００３６人
平成６年度      ４２万５９７４人
平成７年度      ５９万２５１２人
平成８年度      ８５万４６０７人
平成９年度    １０５万５７１０人
平成１０年度１１７万８２２８人
平成１１年度１３０万００５２人
平成１２年度１５７万６９５９人
平成１３年度１７９万７６０８人
平成１４年度２０４万４１７０人
平成１５年度２１９万５２０８人


平成２０年度約２８９万人
平成２２年度約２３２万人
平成２３年度約２２９万人
（甲３，４１，４６，４７，５１～５３，８４，９３，１０５，１０７，乙３【３，４，２７～２９頁】，乙５～９）
(4)原告による商標出願
Ｄは，被告設立から平成１２年ころまでの間，「日本漢字能力検定協会」，「漢検日本漢字検定協会」，「漢検漢字検定」等の，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標登録を，被告理事会の承認等を得ることなく原告名義で出願し，原告が上記商標の商標権者となっていた。被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標について，原告名義で出願することは，特許庁の査定審査において問題となったため，平成１３年ころから，それ以降の商標の出願については被告が出願人となり，商標登録されるようになった。なお，本件商標及び「」（商願２００１－１７６０３号），「」（商願２００１－１７６０４号）については，被告名義で平成１３年２月２８日に出願された後，平成１４年５月１日出願人名義が原告に変更されて登録されている。
（甲１７～２０，２２，乙３【９～１１頁】）
(5)被告に対する行政指導等
ア被告は，公益法人でありながら多額の利益が生じていることが問題となり，文部科学省から数回にわたり，検定料の引下げを含めた公益事業における利益削減の改善指導を受けていたところ，平成２１年２月９日，文部科学省生涯学習政策局による実地検査を受けた。文部科学省生涯学習政策局は，上記実地検査に基づき，平成２１年３月１０日，被告に対し，多額の利益が生じていること，理事が役員である企業との取引の必要性等が不明瞭であること，適切な使用がされていない土地建物が存在することなどについて，管理運営・チェック体制の抜本的改善策を検討し，文書で報告するよう行政指導を行った。
イ文部科学省生涯学習政策局は，上記行政指導に基づき，平成２１年４月１５日付けで，被告（当時の理事長Ｄ）から報告書の提出を受けたが，その内容が不十分であるとして，同月２４日，被告に対し，役員人事の刷新等を求めるとともに，利益相反取引について，メディアボックス及び文章工学研究所に対する損害賠償請求，原告及び日本統計事務センターとの取引解消等を検討するよう通知した。ウ平成２１年４月１６日，Ｄが被告の理事長を，Ｅが被告の理事をそれぞれ辞任し，Ｆ弁護士が被告の理事長に就任した。
エ文部科学省は，平成２１年４月２０日，「日本漢字能力検定」について同省後援名義の使用及び文部科学大臣賞の交付の許可を取り消した。
（甲３，９の１～３，甲３７，３８，乙９）
(6)新聞報道等
被告の運営については，平成２１年１月２２日ころから，公益法人には認められていない多額の利益が生じている，ＤやＥらの関連企業との間で利益相反取引や実態のない取引が行われている，公益事業に不要な不動産を購入しているなどの新聞報道等がされた。また，平成２１年３月１１日，被告が文部科学省から上記行政指導を受けたことが新聞報道され，このような状況の下，漢字検定を活用している学校や漢字検定取得者の間に，戸惑いや怒りが広がっているとの記事が掲載された。さらに，平成２１年５月から６月にかけて，「日本漢字能力検定」の通称「漢検」の主たる商標権を，被告の前理事長であるＤが代表を務める原告が所有していることが判明したとの報道がされた。一連の報道においては，被告が原告に対して商標権の一括譲渡を求めていく考えであること，商標権の譲渡交渉が難航すれば，これまで親しまれてきた「漢検」の語が使用できなくなる可能性があることなどが報道された。
（甲８，１０，乙３【１２～１３頁】）
(7)Ｄらの起訴及び同人らに対する損害賠償請求訴訟京都地方検察庁は，被告に対する背任罪（「自らの利得を図り，協会に損害を与える目的をもって，任務に背き，財産上の損害を与えた」旨の公訴事実）で，Ｄ及びＥを平成２１年６月８日に起訴し，同月２９日に追起訴した。また，被告は，平成２１年８月３１日，Ｄ及びＥが，被告理事会の承認を経ないまま，原告関連４社との間で利益相反取引を行ったなどと主張して，Ｄ，Ｅ及び原告関連４社に対して，約２７億４３３３万円の損害賠償等請求訴訟を提起した（京都地方裁判所平成２１年（ワ）第３１６６号）。
（甲１１，１２）
(8)本件商標及び本件無効審判請求に至る経緯
ア本件商標は，別紙商標目録記載のとおり，「ｋａｎｋｅｎ」の欧文字を横書きに表してなる商標であり，その指定役務は，第３５類「宣伝広告に関する企画」等である。
本件商標は，平成１３年２月２８日に被告名義で出願され，平成１４年５月１日に出願人名義が原告に変更された後，同年７月１９日に設定登録を受けた。なお，本件商標は，平成２２年１０月２８日，商標法５０条１項（不使用取消審判）により抹消登録された。
イＤは，平成２１年３月１７日ころ，被告が所有する「漢検」に係る商標権を原告に移転登録することが可能か否かについて，弁理士に相談していた。他方，被告は，平成２１年６月１日付け「申入書」により，原告に対し，原告が所有する本件商標を含む４５件の商標を，権利の取得・維持に要した実費相当額として，１３４６万３７９９円で譲渡するよう申し入れたが，拒否された。ウ本件商標を含む，「日本漢字能力検定協会」や「漢検」に係わる商標９件について，平成２１年１１月１６日，原告からＡらに移転登録された。その後，平成２２年７月９日，原告と被告間の賃料仮払い仮処分命令申立事件（京都地裁平成２２年（ヨ）第１９４号）において和解が成立し，本件商標を含む上記９件の商標は，同和解に基づき，同月２６日にＡらから原告に再度移転登録がされた。なお，Ｂ（甲３３，７８では「Ｂ」となっている。）は，上記新聞報道等がされた後に結成された「Ｄを支援する会」の創設者であり，Ａは同会の設立趣旨に賛同する者である。エ被告は，平成２２年３月３１日，特許庁に対し，本件商標登録の無効審判を請求した。


オ原告は，平成２３年１月１７日付け内容証明郵便により，被告に対し，原告が著作権を有する書籍の販売中止，及び原告が所有する，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる３件の商標の使用中止を求める通知をした。さらに，原告は，平成２３年３月１７日，被告に対し，上記３件の商標の使用差止請求訴訟を提起した（大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第３４６０号）。カ原告は，本件無効審判請求に係る第１回口頭審尋（平成２３年１０月１１日実施）において，Ａらからは１０００万円を借り入れただけであり，平成２２年６月３０日付け答弁書において主張した「株式会社オークに対する共同出資者であり」との主張は撤回すること，被告が譲渡を申し入れている商標権については，今後，漢字検定事業を再開する構想もあるので，被告への譲渡は考えていないこと，などを陳述した。
（甲１，２，１８～２３，３３，６５，６６，７８，７９，８９，１００，乙３【９～１２頁】，乙１０，１４）
３判断
(1)上記認定事実によれば，「日本漢字能力検定」は，もともと原告によって創設され，その内部機関である旧協会によって実施されていたものであるが，原告の代表取締役であったＤ自身が設立代表者となって，公益法人である被告が設立され，その後，被告が「日本漢字能力検定」の実施の主体となったこと，「日本漢字能力検定」は，被告設立と共に，文部省（現・文部科学省）の認定（民間技能審査事業認定制度廃止後は後援）を受け，公的資格と見なされるようになったことなどから，志願者数が急増し，平成５年度には約２４万人，平成９年度には約１０６万人，平成１４年度には約２０４万人，平成２０年度には約２８９万人に達し，我が国有数の検定試験になったことが認められる。また，「日本漢字能力検定」の志願者が増加するのに伴い，被告の名称の一部である「日本漢字能力検定協会」や，「日本漢字能力検定」の略称である「漢検」は，被告ないし被告の提供する役務を表すものとして，社会一般に広く知れ渡っているものと認められる。他方，原告は，被告設立後，「日本漢字能力検定」の主体ではなくなっていたにもかかわらず，平成１２年ころまで，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標を出願し，その後も，被告名義で出願した商標（本件商標を含む。）について出願人名義を原告に変更するなどして，商標権者となっていたことが認められる（なお，平成１８年ころまで，原告の内部組織である振興会が，小学校１年ないし３年生を対象とした漢字能力検定の主催者とされていたことは認められるものの，乙１，３【６，７頁】，１１によれば，実際に上記検定に係る業務を行っていたのは被告の職員であり，振興会は名目上の主催者にすぎなかったものといえる。）。上記のとおり，被告は，文部大臣（当時）による許可を受けて設立された公益法人であり，文部省（現・文部科学省）の認定ないし後援を受けて「日本漢字能力検定」を実施していたのであるから，これに係わる商標の登録出願も自ら行うべきものであったといえる。にもかかわらず，当時原告の代表取締役であり，被告の理事長でもあったＤは，被告理事会の承認等を得ることなく，本件商標を含む，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を，原告名義で出願したり，出願人名義を被告から原告に変更するなどしていたものであって，そのこと自体，著しく妥当性を欠き，社会公共の利益を害すると評価する余地もある（この点，原告は，被告の資産が乏しかったため，原告名義で上記商標登録出願をしたと主張するが，上記のとおり，被告設立当時，既に「日本漢字能力検定」は相当数の受検者がおり，受検料等による収入が見込まれていたこと，Ｄは，被告設立直後のみならず，平成１２年ころまで，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を原告名義で出願し続けていたことなどからすれば，上記主張は採用することができない。また，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標権自体が，相当な財産的価値を有するものといえるから，原告が被告に対して無償の商標使用を許諾していたことや，商標権の取得・維持費用を負担していたことがあるとしても，そのことをもって，上記行為を正当化することはできない。）。
このような経緯に加えて，Ｄは，被告に対して文部科学省による行政指導がなされ，新聞報道等で被告と原告関連４社との利益相反取引等が糾弾され，Ｅと共に背任罪で起訴された上，被告から多額の損害賠償請求訴訟が提起された後，本件商標の登録名義を原告からＡらに移転したり，被告に対して被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標等の使用差止請求訴訟を提起したりするに至ったものである。さらに，ＤないしＥは，本件商標等について，権利の取得・維持の実費相当額での被告への譲渡を拒み，これらを原告自ら使用する可能性に言及するなどしている。上記事情に照らすと，原告の前代表取締役Ｄ及び現代表取締役Ｅは，商標権者等の業務上の信用の維持や需要者の利益保護という商標法の目的に反して，自らの保身を図るため，原告が有する被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を利用しているにすぎず，原告が，本件商標を指定役務について使用することは，被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し，混乱を生じさせるものであり，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，社会公共の利益を害するというべきである。
(2)原告の主張について
これに対し，原告は，本件商標をＡらに譲渡したのは，Ａらからの借入金の担保のためであるし，審理終結通知時には原告に再び移転登録がされている，被告に対する本件商標の譲渡を一切拒絶するものではないし，検定事業等は私的な経済活動にすぎないとして，本件商標に後発的無効事由としての公序良俗違反はない，と主張する。しかし，原告の上記主張は，失当である。


平成２５年８月１日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０００７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年７月１８日
判決
原            告        ユニティーオプト    テクノロジー
カンパニーリミテッド
訴訟代理人弁護士        升      永      英      俊弁理士        佐      藤              睦被            告        日亜化   学工業   株式会   社訴訟代理人弁護士        古      城      春      実
宮      原      正      志
牧      野      知      彦
高      橋              綾
弁理士        鮫      島              睦
言      上      惠      一
山      尾      憲      人
田      村              啓
玄      番      佐奈    恵
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が無効２０１１－８００２５９号事件について平成２４年９月１９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は，発明の要旨認定手法の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は，名称を「発光ダイオードの形成方法」とする発明についての本件特許（特許第３９００１４４号）の特許権者である（甲１６）。本件特許は，平成１０年２月１７日〔第１優先日〕に出願した特願平１０－３５２７３号及び平成１１年１月２９日〔第２優先日〕に出願した特願平１１－２３２３４号を基礎とする優先権を主張して平成１１年２月１７日に出願した特願平１１－３９２６２号の一部を平成１５年１２月２日に新たな特許出願とした特願２００３－４０２４２７号に係るものであり，平成１９年１月１２日に設定登録（請求項の数４）された（甲１６）。
(2)無効審判請求
原告は，平成２３年１２月１６日，本件特許の無効審判請求をしたが（無効２０１１－８００２５９号），特許庁は，平成２４年９月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２７日原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許の請求項２の発明（本件発明）に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲１６）。
【Ａ１】青色系を発光する発光素子と，
【Ａ２】該発光素子を載置する基板と，
【Ａ３】該発光素子からの青色系の光を吸収し蛍光を発する無機蛍光物質を含有す
る透光性樹脂と，を有し，
【Ａ４】前記発光素子からの光と前記無機蛍光物質からの蛍光により白色系の混色
光を発光する発光ダイオードの形成方法であって，
【Ｂ】前記透光性樹脂の成形前に，エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と，比重が異なり青色系の光を吸収し蛍光を発する前記無機蛍光物質と，を混合攪拌させ，
固めてタブレットを形成する工程と，
【Ｃ】前記基板に載置された前記青色系を発光する発光素子を金型に配置すると共に，前記タブレットを軟化させて前記金型に注入し前記青色系を発光する発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して前記透光性樹脂を成形する工程と，【Ｄ】を有してなることを特徴とする白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法。
３審決の理由の要点
(1)優先日について
第１優先日の出願に係る願書に最初に添付した明細書及び図面には，本件発明の「エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と，比重が異なり青色系の光を吸収し蛍光を発する前記無機蛍光物質と，を混合攪拌させ，固めてタブレットを形成」し（構成【Ｂ】），「前記タブレットを軟化させて前記金型に注入」する（構成【Ｃ】）との記載が認められないから，本件発明の容易想到性について判断する際の優先日は，第２優先日（平成１１年１月２９日）より前になることはない。
(2)本件発明の要旨認定について
本件発明は，上記２の【Ａ１】～【Ａ４】及び【Ｂ】～【Ｄ】のとおりのものと認められる。
なお，審決は，原告の主張に対する判断として，本件発明の構成【Ａ２】の「該発光素子を載置する基板」について，次のとおりの説示をしている（審決１０～１１頁）。
「本件特許の願書に添付した明細書･････には，実施例１について説明されていることが認められ，同実施例は，打ち抜き及び射出成形により一対のリード電極３０４，３０５となる金属片が絶縁性樹脂３０９によって固定された基板を形成し，ＬＥＤチップ３０３はエポキシ樹脂３０６を用いて銀メッキした鉄入り銅製のリード電極上にダイボンドした･････ものであることが認められるが，本件特許明細書･････には，打ち抜き及びスタンピングによりタイバーで接続されマウント・リード先端にカップが形成された鉄入り銅製リードフレームを形成し，ＬＥＤチップはエポキシ樹脂を用いて銀メッキした鉄入り銅製リードフレームの先端カップ内にダイボンドした旨の記載が認められるところ，同記載においては，基板を形成することは言及されておらず，参考例１について説明されているものと認められることに照らせば，本件特許発明の構成要件Ａ－２に係る，『発光素子を載置する基板』が，上記参考例における，カップが形成されたリードフレームであってよいものとは認められない。」(3)無効理由１（甲第１号証に記載の発明と周知技術に基づく容易想到性）に
ついて


国際公開第９８/０５０７８号（発明の名称「発光装置と表示装置」，甲１）に記載されている発明（甲１発明）と本件発明とを対比すると，相違点として，①形成される発光ダイオードにつき，本件発明は，[1]発光素子が基板に載置され，[2]透光性樹脂が発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して成形されるものであるのに対して，甲１発明は，[1]発光素子がマウント・リード１０５のカップ部１０５ａ上に設けられ，[2]カップ部１０５ａ内に，発光素子１０２を覆うように，所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング樹脂１０１が充填された後に，モールド部材１０４によって樹脂モールドされるものである点（相違点１）と，②透光性樹脂を成形する工程につき，本件発明は，エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と無機蛍光物質とを混合攪拌させ固めてタブレットを形成する工程と，基板に載置された発光素子を金型に配置すると共にタブレットを軟化させて金型に注入し発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して透光性樹脂を成形する工程とを有するのに対して，甲１発明は，コーティング材は（Ｙ0.8Ｇｄ0.2）３Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ蛍光体であるフォトルミネセンス蛍光体とエポキシ樹脂とをよく混合してスラリーとし，このスラリーを発光素子が載置された凹部に注入した後，１３０℃の温度で１時間で硬化させて形成し，モールド部材は，砲弾型の型枠の中に，リードフレームにボンディングされ，フォトルミネセンス蛍光体を含んだコーティング部に覆われた発光素子を挿入して，透光性エポキシ樹脂を注入した後，１５０℃５時間にて硬化させて形成する点（相違点２）が認められる。
なお，上記記述の参考として，甲１の図１を掲記する。相違点１につき，甲１発明は，発光素子がマウント・リード１０５のカップ部１０５ａ上に設けられ，カップ部１０５ａ内に，発光素子１０２を覆うように，所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング樹脂１０１が充填された後に，モールド部材１０４によって樹脂モールドされるという構造の発光ダイオードを形成することを前提とするものであるから，この甲１発明において形成されるべき発光ダイオードの構造に着目して，相違点１に係る本件発明の発光ダイオードの成形態様の構成をとること自体，想定し得ない。
(4)無効理由２（甲第５号証に記載の発明と周知技術に基づく容易想到性）に
ついて
第２優先日前に頒布された刊行物である特表平１１－５００５８４号公報（発明の名称「波長変換する注型材料，その使用方法及びその製造方法」，甲５）に記載されている発明（甲５発明）と本件発明とを対比すると，相違点として，①形成される発光ダイオードにつき，本件発明は，[1]発光素子が基板に載置され，[2]透光性樹脂が発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して成形されるものであるのに対して，甲５発明は，[1]エレクトロルミネセンス半導体素体１が第一の電気端子２の反射体として形成されている部分１６に例えば蝋付け或いは接着により固定され，[2]半導体素体１の自由表面が発光物質粒子６を備えた注型材料５で直接覆われ，この注型材料は別の透明な被覆１０で取り囲まれるものである点（相違点１’）と，②透光性樹脂を成形する工程につき，本件発明は，エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と無機蛍光物質とを混合攪拌させ固めてタブレットを形成する工程と，基板に載置された発光素子を金型に配置するとともにタブレットを軟化させて金型に注入し発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して透光性樹脂を成形する工程とを有するのに対して，甲５発明は，半導体素体１の自由表面が発光物質粒子６を備えた注型材料５で直接覆われ，この注型材料は別の透明な被覆１０で取り囲まれるものである点（相違点２’）が認められる。
なお，上記記述の参考として，甲５公報の図４を掲記する。相違点１’につき，甲５発明は，エレクトロルミネセンス半導体素体１が第一の電気端子２の反射体として形成されている部分１６に例えば蝋付け或いは接着により固定され，半導体素体１の自由表面が発光物質粒子６を備えた注型材料５で直接覆われ，この注型材料は別の透明な被覆１０で取り囲まれるという構造の発光ダイオードを形成することを前提とするものであるから，この甲５発明において形成されるべき発光ダイオードの構造に着目して，相違点１’に係る本件発明の発光ダイオードの成形態様の構成とすること自体，想定し得ない。(5)無効理由３（甲第６号証に記載の発明と特開平９－２０８８０５号公報（甲２）に記載された発明に基づく容易想到性）について特開平５－１５２６０９号公報（発明の名称「発光ダイオード」，甲６）に記載されている発明（甲６発明）と本件発明とを対比すると，相違点として，①発光ダイオードにつき，本件発明は，[1]発光素子が基板に載置され，[2]透光性樹脂が発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して成形されるものであるのに対して，甲６発明は，[1]ステム上に発光素子を有し，[2]それを樹脂モールドで包囲してなるものである点（相違点１”）と，②形成方法について，本件発明は，エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と無機蛍光物質とを混合攪拌させ固めてタブレットを形成する工程と，基板に載置された発光素子を金型に配置するとともにタブレットを軟化させて金型に注入し発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して透光性樹脂を成形する工程とを有するのに対して，甲６発明は，形成方法が不明である点（相違点２”），③発光ダイオードにつき，本件発明は，白色系の混色光を発光するものであるのに対して，甲６発明は，かかる混合光を発光するものかどうか不明である点（相違点３）が認められる。
なお，上記記述の参考として，甲６公報の図２を掲記する。相違点１”につき，甲６発明は，ステム上に発光素子を有し，それを樹脂モールドで包囲してなる構造の発光ダイオードを形成することを前提とするものであるから，この甲６発明において形成されるべき発光ダイオードの構造に着目して，相違点１”に係る本件発明の発光ダイオードの成形態様の構成とすること自体，想定し得ない。
(6)まとめ
本件発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものではなく，同法１２３条１項２号に該当しない。


平成３０年４月２５日宣告東京高等裁判所第３刑事部判決平成２９年１８４８号   住居侵入，強盗殺人，死体遺棄（変更後の訴因・死体損壊，死体遺棄）被告事件
主      文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中１４０日を原判決の刑に算入する。
理      由
本件控訴の趣意は，原判示第１の犯罪事実に関する事実誤認及び法令適用の誤り並びに量刑不当の主張である。
第１原判示第１の犯罪事実に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について
１原判示第１の住居侵入，強盗殺人の犯罪事実
その要旨は，被告人が，金品強取の目的で，平成２８年６月２０日午前２時３０分頃から午前５時１６分頃までの間に，東京都世田谷区内のマンション３階の被害者方にベランダから侵入し，ベッドで眠っていた当時８８歳の被害者を起こしてキャッシュカードの所在や暗証番号等を聞き出そうと考え，被害者の頭部を右手で押さえ付けて声を掛けるなどの暴行，脅迫を加え，その反抗を抑圧して金品を強取しようとしたが，被害者が被告人の手を振り払うなどして抵抗したため，大声を出されることを防ぐために被害者を殺害することを決意し，その頸部を両手で絞めて殺害したというものである。
２弁護人の主張
その骨子は，①被告人が被害者の頭を押さえ付けて起こしたという事実は認定できないのに，この事実を認定した原判決には，判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある，②仮に，この事実があったとしても，その行為は被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものとはいえず，相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点が実行の着手時期と解すべきであるから，その行為が強盗の実行の着手に当たるとした原判決には，判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認ないし法令適用の誤りがあるというのである。
３原判決の判断の要旨
原判決は，被告人が，検察官による取調べ録音録画記録媒体（原審乙３。以下「本件録音録画」という）において，被害者方侵入後の行動につき，部屋の中に寝ている人がいたので，その頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けた，被害者が目を覚ましたので，話をしようとしたが，被害者が被告人の手を振り払うなどして暴れ，会話にならなかった，大声を出されるのが嫌で，大声を出される前に被害者の首を両手で絞め，殺害したと供述していることについて，殺害方法に関する部分は，殺意を否定できないような殺害方法を具体的に述べており，極めて不利な内容であることなどから，その信用性は極めて高く，さらに，被害者を殺害するに至った経緯に関する部分は，そのような殺害状況に関する部分へと自然につながるものであることから，被害者の頭を手で押さえ付けるようにして声を掛けたとする点を含めて，十分に信用でき，被告人は，被害者方侵入後，ベッドで眠っている被害者を見つけて，その頭を右手で押さえ付けるなどした事実が認められるとした。
そのような行為の目的について，原判決は，本件録音録画における被告人の供述は，被害者方への侵入も，家人を脅してキャッシュカードを取り，暗証番号を聞き出す目的であったとする趣旨と解されるところ，この供述は，被害者方への侵入方法や侵入後の行動を合理的に説明し得る自然なものであるといえるから，この供述により，被害者方に侵入した目的は，キャッシュカードを盗むにとどまらず，家人を脅してキャッシュカードの暗証番号を聞き出すことにあったと認められ，このことなどからすると，被害者を起こして，キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すためであると認定することができるとした。
その上で，原判決は，高齢の女性である被害者が，深夜，就寝中に家に侵入してきた見ず知らずの男性から，頭を押さえ付けられて起こされたという状況では，被告人の存在自体が，被害者の生命身体に対する重大な脅威であり，被害者に強い恐怖心を引き起こすものであるから，頭を押さえ付ける力がさほど強いものでなかったとしても，被告人が被害者の頭を押さえ付けるという行為は，被害者の反抗を抑圧するに十分な暴行脅迫であり，被告人は，こうした状況を全て認識した上で，上記の目的で，被害者の頭を押さえ付けるという行為に及んでいるのであるから，被告人の行為は強盗の実行の着手に当たるとした。
４当裁判所の判断
原判決の判断には，説明として不十分なところや不適切な点もあるが，大筋において経験則等に照らして不合理なところはなく，原審記録を検討しても，原判決に事実の誤認はない。
以下，弁護人の主張を踏まえて補足して説明する。
上記のとおり，原判決は，本件録音録画における被告人の供述によって，被告人が，被害者方侵入後，キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すために，ベッドで眠っていた被害者の頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けたことを認定しているものであるが，その被告人の供述の信用性を検討するに当たり，本件犯行状況等について見てみると，本件録音録画における被告人の供述以外の原審証拠によれば，被害者は，本件当時８８歳の女性で，本件前日午後７時４７分頃から本件当日午前９時１３分頃までの間に被害者方で殺害されて切断され，ごみ袋に入れて玄関に置かれたこと，その後，切断された被害者の死体が近くの公園の池に投棄されたこと，本件当日午前２時３０分頃に被害者方マンションの駐車場に入ってきてマンション建物の反対側を奥に向かっていくという不審者がいたこと，午前５時１６分頃，傘をさして被害者方マンションの内階段を下りてきて外に出ていった者がいたこと，翌２１日午前２時３５分頃，大きなバッグを肩に掛けて被害者方マンションの内階段を下りきて外に出て行った者がいたこと，平成２８年６月２７日から実施された被害者方等の検証時，被害者方のベランダに面した寝室の掃き出し窓は施錠されておらず，施錠付近の窓ガラスは割られていなかったこと，被害者方マンション敷地内にある物置の上に金網フェンス等を利用して上がり，被害者方居室階下の２０３号室のベランダ内に侵入することができ，更にベランダ柵を足掛かりにするなどして被害者方ベランダ内にも侵入することができるところ，上記検証時，その物置の上や２０３号室のベランダ柵のコンクリート部分等に足跡があり，被害者方ベランダには７個の足跡があったことが認められる。
これらのことに加えて，被告人が，原審第１回公判において，本件各公訴事実に対する陳述として，住居侵入，殺人，死体の損壊，遺棄を認めると述べていることからすると，被告人は，本件当日午前２時３０分頃から午前５時１６分頃までの間に，２０３号室のベランダ柵を利用して被害者方ベランダに入り込み，ベランダに面した無施錠の掃き出し窓から寝室に侵入し，被害者を殺害して切断し，ごみ袋に入れて玄関に置いた後，被害者方玄関から出て立ち去ったこと，その後，再び被害者方に侵入し，翌２１日午前２時３５分頃，被害者の死体を大きなバッグに入れて被害者方から持ち出し，近くの公園の池に投棄したことが認められる。


このように，被告人は，人が通常眠っている時間帯に，被害者方に密かに侵入した後，被害者を殺害したものであるが，被害者方をいったん立ち去り，再び被害者方に侵入して被害者の死体を運び出していることからすると，被害者を殺害する目的で被害者方に侵入したものとは考えられず，被害者の年齢等からすると，性犯罪を行う目的とも考えられず，金品を得る目的以外は想定できない状況であるといえる。更に本件犯行状況等を見てみると，本件録音録画以外の原審証拠によれば，被告人がベランダから侵入した被害者方寝室にはベッドがあり，掃き出し窓側を枕にしていたこと，上記検証時，被害者方室内の足跡は，寝室に９個，ダイニングキッチンに３個，玄関の廊下に２個あったこと，被害者方室内のタンス等には物色された形跡はなく，ダイニングキッチンの椅子に掛けられていたバッグ内の財布には現金８万円やキャッシュカードがあり，寝室の施錠された和ダンス内には封筒に入った現金１２万円や財布に入ったキャッシュカードがあったことが認められる。このように，被害者方には物色をした痕跡が全くなく，被害者が被告人の要求に応じて金品を出した形跡もなく，室内の足跡が寝室に集中していたことからすれば，被告人は，金品の物色行為を始める前に，眠っていた被害者が目覚めて，被害者を殺害するに至ったものといえる。
以上のことを踏まえて，本件録音録画における被告人の供述の信用性について検討すると，被告人は，本件録音録画において，被害者方侵入後の行動等について，金銭目的で被害者方に侵入した，脅してカードを入手し暗証番号を聞き出して金を得ようと思った，被害者方に侵入したところ，寝ている人がいたので，その人を起こして話をしようと思い，その人の頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けた，その人が目を覚ましたので，話し掛けようと思ったが，その人が手を振り払おうと暴れて起き上がって床に立ち上がり，騒がれそうになった，大声を出されるのが嫌でその人の首を両手で絞めて殺害したなどと供述している。このような供述内容は，本件録音録画以外の原審証拠によって認められる上記のような本件犯行状況等とよく整合しており，その信用性は高いといえる。
しかも，被告人の上記供述は，逮捕事実である死体遺棄について認めた被告人に対し，検察官が死体を捨てるまでの経緯を事の始めから教えてほしいなどと記憶に従った供述がしやすい質問をし，これに応えて被告人が本件各犯行の概括を供述し，その供述を手掛かりに検察官が具体的な供述を求める質問をしていってなされたものである。また，本件録音録画における被告人の供述全体を見ても，本件録音録画以外の原審証拠から認められる上記事実と整合しており，被告人が虚偽を交えるなどして真実と異なる供述をしていることもうかがわれない。これらのことも，被告人の上記供述の信用性を支えているといえる。
弁護人は，被告人の取調べ状況の録音録画を実質証拠として用いるときには，その供述が，公判における供述と異なり，訴訟関係人が当該供述について必要な確認を必要な都度することができないため，その信用性判断は慎重になされなければならないのに，原判決の信用性判断は慎重さに欠けていると主張する。確かに，取調べ状況の録音録画における被告人の供述を実質証拠として用いることには，被告人の置かれている状況や捜査・取調べの経過等が被告人の供述に与える影響，質問の趣旨の誤解や供述表現の不適切さ等による供述の誤り等を考慮しなければ，その信用性を正しく評価することができないのに，録音録画における被告人の供述態度等が裁判体に強い印象を与えて誤った評価をしかねないおそれがある。しかし，本件では，そのようなおそれのある本件録音録画について，検察官が実質証拠として請求するものであると釈明するなどし，本件録音録画によってどのような立証をしようとしているか明らかにしており，そのことを踏まえた上，被告人・弁護人は，その信用性を争うことなく，本件録音録画を証拠とすることに同意し，原裁判所がその請求を採用して原審公判で取り調べたものである。しかも，被告人は，原審公判において，本件各公訴事実に対する上記陳述をしただけで，供述を拒否し，本件録音録画における自己の供述が真実と異なっていたのであれば，その旨公判で述べることが可能であったのに，そのような供述をしておらず，原審証拠には，本件録音録画における被告人の上記供述が真実に反するものであることを窺わせるものはない。したがって，本件録音録画における被告人の上記供述がそれ以外の原審証拠から認められる事実によって支えられていることなどから信用できるとの上記判断を妨げる事情はないといえる。
また，弁護人は，本件録音録画における検察官の取調べの直前になされた警察官の取調べにおいて，被告人は「頭を押さえ付けて起こした」という供述はしていないのに，本件録音録画における検察官の取調べでは「頭を押さえ付けるようにして声を掛けた」と供述していて，被告人の供述には変遷があり，本件録音録画における被告人の供述の方が信用できると評価できないと主張する。
しかし，本件録音録画における検察官の取調べの直前に行われた警察官の取調べにおいて，被告人が「頭を押さえ付けるようにして声を掛けて起こした」と供述していなかったとしても，本件録音録画によれば，被告人が検察官に対してそのような供述をしたのは，被害者方に入った後，部屋に寝ている人がいたので，その人を起こして話をしようとしたとの被告人の供述を受けて，検察官からどういうふうに起こしたのかと尋ねられ，被害者の起こし方をより具体的に供述するよう求められたことによるものと認められるのであって，被告人の供述に変遷があるとはいえない。以上のことなどからすると，本件録音録画における被告人の供述が信用できるとし，その供述によって，被告人が，被害者方侵入後，キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すために，ベッドで眠っていた被害者の頭を右手で押さえ付けて声を掛けたと認定した原判決に事実の誤認はない。
また，そのような被告人の行為は，原判決が説示するとおり，未明に被害者方に侵入してきた見ず知らずの男性である被告人が，寝室で一人で眠っていた高齢の女性である被害者に対し，その枕元に立ち，突然頭を押さえ付けながら声を掛けて起こすというものであって，被害者に強い恐怖心を抱かせる行為であり，財物奪取に向けられた被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行脅迫であるといえる。したがって，被告人が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行脅迫を加えて強盗の実行に着手した後に被害者を殺害したとして原判示第１の犯罪事実を認定した原判決に事実の誤認も，法令適用の誤りもない。
そのほかに弁護人が主張する点を踏まえて検討しても，結論は変わらない。
第２量刑不当の主張について
その骨子は，被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は重すぎて不当であるというのである。
本件は，上記のとおりの住居侵入，強盗殺人のほか，その被害者の死体を包丁等を用いて切断して損壊し，東京都目黒区内の公園の池に投棄して遺棄したという死体損壊，遺棄の事案であるが，原判決が量刑の理由として説示するところはおおむね相当であって，その結論も妥当である。


平成２９年１１月１６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第１６８８３号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１０月１２日
判         決
原        告         株式会社ｈ．ｍ．ｐ
同訴訟代理人弁護士          提箸欣也
渡   邉   俊太郎
野口耕治
藤沢浩一
成   豪哲
小椋   優
鶴谷秀哲
被        告         ビッグ   ローブ   株式会   社同訴訟代理人弁護士         平    出    晋    一
髙    橋    利    昌
太田絢子
主         文
１被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して，インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する映像作品を複製して作成した動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権（著作権法２３条１項）が侵害されたと主張して，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）４条１項に基づき，被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
１請求原因（原告の主張）
株式会社メディア・ジャック（以下「メディア・ジャック」という。）は，平成２１年４月頃，「ＫＩＲＡＫＩＲＡＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ   キラ★コレ明日花キララ」と題する映像作品（以下「本件著作物」という。）の製作に発意と責任を有し，本件著作物の監督はメディア・ジャックに対してその製作に参加することを約束した上で本件著作物を製作し，メディア・ジャックは本件著作物の著作権を取得した。その後，株式会社パートナーズ（以下「パートナーズ」という。）は，同年５月１日，メディア・ジャックを吸収合併し，本件著作物の著作権を取得した。また，パートナーズは，同年１２月１日，原告に対して製作販売に属する事業と共に本件著作物の著作権を譲渡した。氏名不詳者（以下「本件発信者」という。）は，インターネットプロトコルアドレス（ＩＰ）アドレス「（省略）」（以下「本件ＩＰアドレス」という。）の割当てを受けてインターネットに接続し，別紙動画目録の「投稿日時」欄記載の日時に，本件著作物の一部を複製して作成した別紙動画目録記載の動画（以下「本件動画」という。）のデータを，別紙動画目録の「投稿先ＵＲＬ」欄記載のインターネット上の動画共有サイトにアップロードし，本件動画を不特定多数の者が閲覧できる状態に置いた。
⑶被告は，本件発信者に対し，本件ＩＰアドレスを割り当ててインターネット接続サービスを提供していた。したがって，被告はプロバイダ責任制限法４条１項の「開示関係役務提供者」に当たる。
⑷被告は，本件発信者についての氏名又は名称，住所及び電子メールアドレスの情報（別紙発信者情報目録記載の情報。以下「本件発信者情報」という。）を保有している。
⑸原告は，本件発信者に対し，本件著作物について有する公衆送信権の侵害に基づく損害賠償等の請求を行う必要があるが，本件発信者の氏名，住所等が不明であるため，本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
２請求原因に対する認否（被告の主張）
請求原因及びにつき，事実は不知であり，主張は争う。請求原因につき，被告がプロバイダ責任制限法４条１項の「開示関係役務提供者」に当たるとの主張は争い，その余は認める。
請求原因は認める。
請求原因は争う。
第３当裁判所の判断
１請求原因   について
メディア・ジャックの著作権取得について
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，メディア・ジャックは，「明日花キララ」名の女優が出演し，発売予定日を平成２１年４月とする映像作品の製作を企画したこと（甲８），同月に発売された同女優の出演作品は本件著作物のみであること（甲１６）が認められる。そうすると，メディア・ジャックが本件著作物の製作を企画したと認められる。
また，本件著作物は「中目黒浩治」名の監督（ただし，本名は「Ａ」である。）が製作した映像作品であり（甲１６），同監督は本件著作物の著作者であると認められる（著作権法１６条本文）。そして，同監督はメディア・ジャックから本件著作物の監督料の支払を受けていること（甲９，１６）が認められる。そうすると，メディア・ジャックは本件著作物の製作に発意と責任を有し，本件著作物の監督はメディア・ジャックに対して製作に参加することを約束して本件著作物を製作したと認められる。
したがって，メディア・ジャックは，映画製作者として本件著作物の著作権を取得したと認められる（著作権法２９条１項）。
原告の著作権取得について
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，メディア・ジャックは，平成２１年５月１日，パートナーズに吸収合併されたこと（甲１０），パートナーズは，同年１２月１日，原告に対して製作販売に属する事業を譲渡したこと（甲１１），本件著作物はインターネット上のウェブサイト「ＤＭＭ．Ｒ１８通販」において販売されているところ，本件著作物の「メーカー」として原告が表示されていること（甲５），以上の事実が認められる。
そうすると，パートナーズは，メディア・ジャックを吸収合併したことにより本件著作物の著作権を取得し，その後，パートナーズが原告に対して製作販売に属する事業と共に本件著作物の著作権を譲渡したと認められる。以上から，請求原因は認められる。
２請求原因   について
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件発信者が別紙動画目録の「投稿日時」欄記載の日時に，「投稿先ＵＲＬ」欄記載の動画共有サイトに本件動画をアップロードしたこと（甲３の１，２），上記日時に上記動画をアップロードするために使用されたＩＰアドレスが本件ＩＰアドレスであること，本件動画が本件著作物の一部と内容において同一であること（甲４，１５，弁論の全趣旨）が認められる。
そうすると，本件発信者が別紙動画目録の「投稿日時」欄記載の日時に本件ＩＰアドレスを利用して本件著作物の一部を複製した本件動画をアップロードしたことが明らかであるから，請求原因⑵の事実が認められる。
３請求原因   ないしについて


平成２８年１２月２６日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１０２３９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月２１日
判決
当事者の表示                    別紙当事者目録記載のとおり
主文
１原告らの請求を棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた裁判
特許庁が無効２０１４－８０００２９号事件について平成２７年１０月１９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①訂正要件判断（目的要件，新規事項追加，実質的変更）の誤りの有無，②進歩性判断（相違点２及び５の判断）の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告らは，名称を「船舶」とする発明について，平成１９年９月１３日を出願日（本件出願日）として特許出願（特願２００７－２３８３８１号）をし，平成２２年５月１４日，その設定登録を受けた（特許第４５０９１５６号。請求項の数７。本件特許）。（甲２８）
原告らが，平成２６年２月２４日に本件特許の請求項１ないし６に係る発明についての特許無効審判請求（無効２０１４－８０００２９号）をしたところ，特許庁が平成２７年１月２３日付けで審決の予告をしたので，被告らは，平成２７年３月３０日付けで訂正請求をした（本件訂正。甲５０の１ないし４，甲５１）。特許庁は，平成２７年１０月１９日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２２日，原告らに送達された。
２本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項１ないし６に係る発明（以下，請求項の番号に従って「本件訂正発明１」のようにいい，併せて「本件訂正発明」という。）及び本件訂正前の本件特許の請求項１ないし６に係る発明（以下，請求項の番号に従って「本件発明１」のようにいい，併せて「本件発明」という。なお，別件無効審判請求事件（無効２０１１－８００２６２号）における手続でなされた平成２４年４月１０日付け訂正請求（別件訂正。甲４９の１，２）後のもの。別件訂正は，これを認容する平成２６年５月２日付け審決の確定により，既に確定した。）の各特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
(1)本件訂正発明（甲５０の１，２。下線は，訂正箇所を示す。また，便宜上，原告らの構成要件の分説に従って，構成要件に分説して示す。）
ア本件訂正発明１
「【請求項１】
Ａ船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプと
を備えている船舶であって，
Ｂ前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び
処理装置出口側配管を介して連結されており，
Ｃ－１前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が
設けられ，
Ｃ－２これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，Ｄ－１前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水
配管系統にも開閉弁が設けられ，
Ｄ－２当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，Ｅさらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する
逆止弁が設けられており，
Ｆバラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に
配設され，
Ｇ前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成することを特徴とするＨ船舶。」
イ本件訂正発明２
「【請求項２】
Ｉ前記バラスト水処理装置が第１処理ユニットと第２処理ユニットから成る分割構造をしており，前記第１処理ユニットが前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキ上に配設され，前記第２処理ユニットが前記舵取機室の床面上に設置されていることを特徴とする請求項１に記載の船舶。」
ウ本件訂正発明３
「【請求項３】
Ｊ前記バラスト水処理装置のバッファタンクとしてアフト・ピーク・タンク等の船尾部ボイドスペースが使用されていることを特徴とする請求項１または２に記載の船舶。」
エ本件訂正発明４
「【請求項４】
Ｋ前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項１に記載の船舶。」
オ本件訂正発明５
「【請求項５】
Ｌ前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項１に記載の船舶。」
カ本件訂正発明６
「【請求項６】
Ｍ船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプと
を備えている船舶であって，
Ｎ前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び
処理装置出口側配管を介して連結されており，
Ｏ－１前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が
設けられ，


Ｏ－２これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，Ｐ－１前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水
配管系統にも開閉弁が設けられ，
Ｐ－２当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，Ｑさらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する
逆止弁が設けられており，
Ｒバラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設され，Ｓ前記バラスト水処理装置が前記吃水線より上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成するこ
とを特徴とする
Ｔ船舶。」
(2)本件発明（甲４９の１，２）
ア本件発明１
「【請求項１】
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えてい
る船舶であって，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配
設され，
前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。」
イ本件発明２
「【請求項２】
前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配設されていることを特徴とする請求項１に記載の船舶。」
ウ本件発明３
「【請求項３】
前記バラスト水処理装置のバッファタンクとしてアフト・ピーク・タンク等の船尾部ボイドスペースが使用されていることを特徴とする請求項１または２に記載の船舶。」
エ本件発明４
「【請求項４】
前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項１に記載の船舶。」
オ本件発明５
「【請求項５】
前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項１に記載の船舶。」
カ本件発明６
「【請求項６】
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えてい
る船舶であって，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。」
３審判における請求人（原告ら）の主張～無効理由（進歩性欠如）本件特許の請求項１ないし請求項６に記載された各発明は，その出願前において，甲１が記録された甲１の２及び３に記載された発明と，甲２ないし甲１２の１の刊行物に記載の発明又は周知の技術に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，進歩性を欠く。
４審決の理由の要点
(1)本件訂正の適否の判断（訂正事項１，２，１０及び１１関連）ア訂正事項１，２，１０及び１１（下線部は，訂正部分を示す。）
(ｱ)訂正事項１
本件特許の特許請求の範囲における請求項１に，
「【請求項１】
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船
舶であって，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設
され，
前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。」
とあるのを，
「【請求項１】
船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプとを備
えている船舶であって，
前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理
装置出口側配管を介して連結されており，
前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，さらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止
弁が設けられており，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設
され，
前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成することを特徴とする船舶。」
と訂正する。
(ｲ)訂正事項２
本件特許の明細書の段落【０００８】に，
「【０００８】
本発明は，上記の課題を解決するため，下記の手段を採用した。本発明の請求項１に係る船舶は，バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって，バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され，前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とするものである。」
とあるのを，
「【０００８】


本発明は，上記の課題を解決するため，下記の手段を採用した。本発明の請求項１に係る船舶は，船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプとを備えている船舶であって，前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており，前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，さらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており，バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され，前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成することを特徴とするものである。」
と訂正する。
(ｳ)訂正事項１０
本件特許の特許請求の範囲における請求項６に，
「【請求項６】
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船
舶であって，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。」
とあるのを，
「【請求項６】
船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプとを備
えている船舶であって，
前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理
装置出口側配管を介して連結されており，
前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，さらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止
弁が設けられており，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設され，前記バラスト水処理装置が前記吃水線より上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成することを特徴とする船舶。」
と訂正する。
(ｴ)訂正事項１１
本件特許の明細書の段落【００１３】に，
「【００１３】
本発明の請求項６に係る船舶は，バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって，バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とするものである。」
とあるのを，
「【００１３】
本発明の請求項６に係る船舶は，船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプとを備えている船舶であって，前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており，前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，さらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており，バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設され，前記バラスト水処理装置が前記吃水線より上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成することを特徴とするものである。」
と訂正する。
イ判断
(ｱ)訂正事項１及び１０について


訂正事項１及び１０は，訂正前の請求項１及び６に記載の発明において，バラスト水処理装置へのバラスト水の供給時期が択一的であったものを１つの時期に限定するもの，及び，バラスト水の取水，バラスト水処理装置への供給，排水に関する事項を具体的に特定するものであり，特許請求の範囲の減縮を目的としたものである。
そして，訂正事項１及び１０は，本件特許の願書に添付した明細書（本件明細書）の記載の範囲内においてされた訂正であり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
(ｲ)訂正事項２及び１１について
訂正事項２及び１１は，明細書の段落【０００８】及び【００１３】の記載について，訂正事項１及び１０による特許請求の範囲の訂正に伴い訂正するものであり，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るためのものであるので，明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。そして，訂正事項２及び１１は，訂正事項１及び１０の訂正に伴う訂正であり，前記(ｱ)のとおり，訂正事項１及び１０が本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（本件明細書等）の記載の範囲内でされた訂正であり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないから，訂正事項２及び１１も，本件明細書等の記載の範囲内でされた訂正であり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
(2)無効理由（進歩性欠如）について
ア引用発明の認定
甲１（「環境に優しいバラスト水処理システム(バラスト水管理国際会議２００６に向けて)」と題する文献）が記録された甲１の２（「第３回バラスト水管理に関する国際会議及び展示会（バラスト水管理国際会議２００６）」と題するＣＤ－ＲＯＭ）には，次の発明（検甲１発明）が記載されている。
「バラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物を処理して除去するとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理システムと，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入する流路とバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水する流路に設けられたポンプとを備え
ている船舶であって，
バラスト水が供給される前記バラスト水処理システムが機関室（engineroom）や舵取機室（steeringroom）といった非防爆エリア（non-hazardousarea）に設置され
ている船舶」
イ本件訂正発明１について
(ｱ)一致点の認定
本件訂正発明１と検甲１発明とを対比すると，次の点で一致する。「船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられたバラストポンプとを備えている船舶。」
(ｲ)相違点の認定
本件訂正発明１と検甲１発明とを対比すると，次の点で相違する。
ａ相違点１
本件訂正発明１は，バラストポンプが「機関室に設置された」と特定されているのに対して，検甲１発明のポンプの配置は，そのように特定されていない点。
ｂ相違点２
本件訂正発明１は，「バラスト水処理装置は，取水口から取水したバラスト水をバラストタンクへ供給するバラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，処理装置入口側配管とバラスト水配管系統との連結点と，処理装置出口側配管とバラスト水配管系統との連結点との間のバラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，」と特定されているのに対して，検甲１発明は，そのような配管系統及び開閉弁の配置について特定されていない点。
ｃ相違点３
本件訂正発明１は，「バラスト水配管系統には，バラストポンプの下流側で，かつ処理装置入口側配管とバラスト水配管系統との連結点の上流側に，バラストポンプからバラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており，」と特定されているのに対して，検甲１発明は，そのように特定されていない点。
ｄ相違点４
本件訂正発明１は，「バラスト水が供給されるバラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され，」と特定されているのに対して，検甲１発明は，舵取機室内にバラスト水処理システムを配設することが選択的に例示されているにとどまり，また，その舵取機室が船舶後方にあることは特定されていない点。
ｅ相違点５
本件訂正発明１は，「舵取機室は吃水線よりも上方に位置することにより，緊急時にバラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」と特定されているのに対して，検甲１発明は，そのように特定されていない点。
(ｳ)相違点についての判断
ａ相違点１について
船舶において，バラストポンプを機関室に配置することは，本件出願日前に周知の事項である（甲９ないし甲１１）。
検甲１発明を，相違点１に係る本件訂正発明１の構成とすることは，上記周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得る。
ｂ相違点２について
相違点２に係るバラスト水処理装置の配管系統及び開閉弁の配置は，証拠として提出された文献には開示されておらず（甲２ないし甲２８），これらの文献から検甲１発明を相違点２に係る本件訂正発明１の構成とすることが容易に想到し得るとすることはできない。
特開２００７－４４５６７号公報（甲３０），特開２００２－１９２１６１号公報（甲３１），特開２００５－２１８１４号公報（甲３２）及び特開２００５－８８８３５号公報（甲３３）には，バラスト水処理装置の流路とこれをバイパスする流路との２つの流路を設け，それぞれの流路に弁を設けた配管構造が記載ないし示唆されている。


しかしながら，甲３０ないし甲３３に記載の配管構造におけるバラストタンクからバラスト水を排水する態様をみると，甲３０ないし甲３２のものは，２つの流路を同時に閉じることはできず，また，甲３３のものは，バイパス流路（往路用配管５１）の弁（バルブ７０７，７０９，７０１０）の動作については明らかではない。そうすると，甲３０ないし甲３３に記載の事項から，相違点２に係る本件訂正発明１の構成のうち，「バラスト水処理装置は，取水口から取水したバラスト水をバラストタンクへ供給するバラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ」，「処理装置入口側配管とバラスト水配管系統との連結点と，処理装置出口側配管とバラスト水配管系統との連結点との間のバラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，」との構成については本件出願日前に周知であるといえたとしても，全ての開閉弁を「排水時に閉とされており，」との構成を含めて周知慣用の事項とはいえない。
したがって，検甲１発明に，甲３０ないし甲３３の記載事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることとはいえない。
ｃ相違点３について
バラストポンプの吐出側に逆止弁を設けることは，本件出願日前に周知の事項といえる（甲３４）。
そうすると，検甲１発明のバラストポンプの吐出側に逆止弁を設け，相違点３に係る本件訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得る。
ｄ相違点４について
甲１の２及び特開２００６－２７２１４７号公報（甲９）の記載から，バラスト水処理装置を既存の船舶にも設置する義務が発生することは，当業者には本件出願日前に周知の事項であったといえる。
また，舵取機室が船舶後方にあり，かつ，吃水線よりも上方に位置することは，本件出願日前に周知の事項である（甲２ないし甲５，甲１９ないし甲２７）。そして，甲１の２には，舵取機室がバラスト水処理装置の設置区画の１つの推奨区画（候補）として取り上げられている。
そうすると，舵取機室が船舶後方に配設され，かつ，吃水線よりも上方に位置するという本件出願日前に周知の構造の船舶において，バラスト水処理装置を設置する区画として舵取機室を選択することは，当業者にとって容易に想到し得る。したがって，検甲１発明を，相違点４に係る本件訂正発明１の構成とすることは，周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得る。
ｅ相違点５について
前記dの相違点４で検討したとおり，検甲１発明のバラスト水処理装置を吃水線よりも上方に位置する舵取機室に配置することは，当業者が容易に想到し得ることであり，そのような配置としたときに，バラスト水処理装置内の水は，重力により自然に吃水線まで落下しようとする状態にあることは明らかといえる。しかし，その配置をもってして，緊急時に船外にまで排水することまでも明らかであるとはいえず，また，緊急時にバラスト水処理装置から船外に排水できるように構成することは，原告ら提出のいずれの証拠にも示されていない。原告らは，相違点５は形式的な相違点にすぎないとも主張するが，「舵取機室は吃水線よりも上方に位置すること」のみによりバラスト水を船外に排水できるものではなく，本件訂正発明１はそのための具体的な構成を備えることが必須であることは明らかであるので，相違点５は形式的な相違点にすぎないとはいえない。そうすると，検甲１発明を，相違点５に係る本件訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るとはいえない。
ウ本件訂正発明２について
(ｱ)一致点及び相違点の認定
本件訂正発明２と検甲１発明とを対比すると，前記イ(ｱ)と同様の点で一致し，前記イ(ｲ)の相違点１ないし相違点５と同様の点で相違することに加えて，次の相違点６で相違する。
（相違点６）
本件訂正発明２は，「バラスト水処理装置が第１処理ユニットと第２処理ユニットから成る分割構造をしており，前記第１処理ユニットが舵取機室内またはその空間に設けたデッキ上に配設され，前記第２処理ユニットが舵取機室の床面上に設置されている」と特定されているのに対し，検甲１発明は，そのように特定されていない点。
(ｲ)相違点６についての判断
検甲１発明において，バラスト水処理装置を複数のユニットに分割することは，当業者が適宜になし得ることといえる。
そして，前記イ(ｳ)ｄの相違点４で検討したとおり，検甲１発明において，バラスト水処理装置を舵取機室内に配設することは当業者が容易に想到し得ることであり，舵取機室内におけるバラスト水処理装置を構成する各ユニットの配置は，当業者が適宜になし得る設計的事項といえる。
したがって，検甲１発明を，相違点６に係る本件訂正発明２の構成とすることは，当業者が容易に想到し得る。
エ本件訂正発明３について
(ｱ)一致点及び相違点の認定
本件訂正発明３と検甲１発明とを対比すると，前記イ(ｱ)と同様の点で一致し，前記イ(ｲ)の相違点１ないし相違点５及び前記ウ(ｱ)の相違点６と同様の点で相違することに加えて，次の相違点７で相違する。
（相違点７）
本件訂正発明３は，「バラスト水処理装置のバッファタンクとしてアフト・ピーク・タンク等の船尾部ボイドスペースが使用されている」と特定されているのに対して，検甲１発明は，そのように特定されていない点。
(ｲ)相違点７についての判断
舵取機室の下方に，アフト・ピーク・タンクが配置されている船舶は，本件出願日前に周知慣用である（甲４ないし甲６）。そして，バラスト水処理装置のバッファタンクとして利用する区画をどこにするかを検討する際には，船内で空いた空間であり，水を入れても支障のないボイドスペースを候補にあげることが容易に想像され，バラスト水処理装置が船尾部の舵取機室に設置されたものであれば，その際に船尾部のアフト・ピーク・タンク等のボイドスペースを選択することは，当業者であれば容易に想到し得る。
そして，本件訂正発明３による効果も，検甲１発明，周知慣用の事項から当業者が予測し得る範囲のものであって，格別のものとはいえない。したがって，検甲１発明を，相違点７に係る本件訂正発明７の構成とすることは，周知慣用の事項に基づいて，当業者が容易に想到し得る。
オ本件訂正発明４について


検甲１発明は，「バラスト水処理システムが機関室や舵取機室といった非防爆エリアに設置されている」ので，本件訂正発明４で特定される「舵取機室は非防爆エリアであること」との事項を有している。
本件訂正発明４と検甲１発明とを対比すると，前記イ(ｱ)と同様の点で一致し，前記イ(ｲ)の相違点１ないし相違点５と同様の点で相違する。
カ本件訂正発明５について
(ｱ)一致点及び相違点の認定
本件訂正発明５と検甲１発明とを対比すると，前記イ(ｱ)と同様の点で一致し，前記イ(ｲ)の相違点１ないし相違点５と同様の点で相違することに加えて，次の相違点８で相違する。
（相違点８）
本件訂正発明５は，「舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接している」と特定されているのに対し，検甲１発明では，そのように特定されていない点。
(ｲ)相違点８についての判断
舵取機室は，一般に機関室に隣接して設けられており，本件出願日前に周知慣用の事項である（甲２ないし甲６）。
また，バラストポンプが設置される機関室を備えた船舶は，本件出願日前に周知である（甲９，甲１０）。
前記イ(ｳ)ｄの相違点４で検討したとおり，検甲１発明のバラスト水処理装置を舵取機室に配設することは，周知の事項に基づき当業者が容易に想到し得ることであり，その際，相違点８に係る本件訂正発明５のように，舵取機室を機関室に隣接させることも，周知慣用の事項に基づき，当業者が容易に想到し得る。
キ本件訂正発明６について
(ｱ)一致点の認定
本件訂正発明６と検甲１発明とを対比すると，次の点で一致する。「船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと，バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と，バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられたバラストポンプとを備えている船舶。」
(ｲ)相違点の認定
本件訂正発明６と検甲１発明とを対比すると，次の点で相違する。
ａ相違点９
本件訂正発明６は，バラストポンプが「機関室に設置された」と特定されているのに対して，検甲１発明のポンプの配置は，そのように特定されていない点。
ｂ相違点１０
本件訂正発明６は，「バラスト水処理装置は，取水口から取水したバラスト水をバラストタンクへ供給するバラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，処理装置入口側配管とバラスト水配管系統との連結点と，処理装置出口側配管とバラスト水配管系統との連結点との間のバラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，」と特定されているのに対して，検甲１発明は，配管の構造及び開閉弁について特定されていない点。
ｃ相違点１１
本件訂正発明６は，「バラスト水配管系統には，バラストポンプの下流側で，かつ処理装置入口側配管とバラスト水配管系統との連結点の上流側に，バラストポンプからバラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており，」と特定されているのに対して，検甲１発明は，そのように特定されていない点。
ｄ相違点１２
本件訂正発明６は，「バラスト水が供給されるバラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設され，」と特定されているのに対して，検甲１発明は，舵取機室内にバラスト水処理システムを配設することが選択的に例示されているにとどまり，また，その舵取機室が船舶後方にあることは特定されていない点。
ｅ相違点１３
本件訂正発明６は，「バラスト水処理装置が吃水線より上方に位置することにより，緊急時にバラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」と特定されているのに対して，検甲１発明は，そのように特定されていない点。
(ｳ)相違点についての判断
ａ相違点９ないし相違点１１について
相違点９ないし相違点１１は，前記イ(ｲ)の相違点１ないし相違点３と同じであるから，前記イ(ｳ)ａないしｃの相違点１ないし相違点３の検討のとおりである。
ｂ相違点１２について
甲１の２には，「バラスト水処理装置」を設置する非防爆エリアとして舵取機室が例示されている。そして，一般に舵取機室が船舶の吃水線より上方，かつ，バラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることは，本件出願日前に周知慣用の事項である（甲２ないし甲５）。
甲１の２及び甲９の記載から，バラスト水処理装置を既存の船舶にも設置する義務が発生することは，当業者には本件出願日前に周知の事項であったといえる。このような背景の基に，バラスト水処理装置の船舶内非防爆エリアでの設置区画を検討するに当たり，当業者が考慮することは，設置できる空間が存在すること，バラストタンクへの配管・ポンプなどに既存のものをできるだけ利用すること等と想定されるところ，検甲１発明に接した当業者は，バラスト水処理装置を設置する区画として例示されている舵取機室か機関室の選択肢のうちの１つである舵取機室を選ぶことを，容易に想到し得る。
また，その舵取機室が吃水線より上方にあり，かつ，バラストタンクの頂部よりも下方にあることが周知慣用の事項であり，そのような周知慣用の事項に検甲１発明を適用することにより，舵取機室内にバラスト水処理装置を配設し，結果として，バラスト水処理装置は，船舶の吃水線より上方，かつ，バラストタンクの頂部よりも下方に配設されることになる。
そして，本件訂正後の明細書（本件訂正明細書。甲５０の３）及び図面（本件訂正図面。甲５０の４）の内容を総合すると，本件訂正明細書及び本件訂正図面には，バラスト水処理装置の配置区画として舵取機室以外の区画は特に示されておらず，示されているのは舵取機室のみであって，また，非防爆エリアについては，当該舵取機室は非防爆エリアであるから利点がある旨が記載されているのみであることからすると，本件訂正発明６において，本件訂正明細書に示された課題を解決し得る非防爆エリアは，本件特許の出願時には舵取機室以外は想定されていなかったものといえる。


以上によれば，上記したように非防爆エリアである舵取機室が吃水線より上方にあり，かつ，バラストタンクの頂部よりも下方にある周知慣用の船舶に，検甲１発明に基づきバラスト水処理装置を配設することにより，相違点１２に係る本件訂正発明６の構成とすることは，当業者が容易に想到し得る。
ｃ相違点１３について
検甲１発明のバラスト水処理装置を吃水線より上方に位置させることは，当業者が容易に想到し得る。
しかしながら，「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成すること」は，前記イ(ｳ)ｅの相違点５で検討したとおり，当業者が容易に想到し得るとはいえない。
そうすると，検甲１発明を，相違点１３に係る本件訂正発明６の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るとはいえない。
第３原告ら主張の審決取消事由
１取消事由１（本件訂正の目的要件に関する判断の誤り）審決は，訂正事項１及び１０のうち，①訂正前の請求項１及び６に，「船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンク」との事項を付加した点，②訂正前の請求項１及び６に，「バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ，機関室に設置されたバラストポンプ」との事項を付加した点，③訂正前の請求項１及び６に，「前記バラスト水処理装置は，前記取水口から取水したバラスト水を前記バラストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており，前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ，これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ，前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と，前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ，当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており，さらに前記バラスト水配管系統には，前記バラストポンプの下流側で，かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に，前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており」との事項を付加した点，④訂正前の請求項１の「前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置する」との事項に「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との事項を付加し，訂正前の請求項６に「前記バラスト水処理装置が前記吃水線よりも上方に位置することにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との事項を付加した点について，特許請求の範囲の減縮を目的としたものである旨判断した。しかし，訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるが（知財高裁平成２６年（行ケ）第１０２０４号同２７年３月１１日判決・甲５３），本件訂正発明は，以下のとおり，技術的に明確に記載されているとはいえないから，審決の判断は誤りである。
(1)構成要件Ｃ－２及びＤ－２の追加を含む訂正事項１は，「特許請求の範囲の減縮」に当たらない。
すなわち，構成要件Ｃ－２及びＤ－２は，開閉弁の取水時及び排水時における使用態様を特定しているにすぎないが，このような開閉弁の使用態様を記載しても，何ら「船舶」の構造や物性が限定されることはない。そうすると，構成要件Ｃ－２及びＤ－２は，「船舶」という「物」をむしろ技術的に不明確にする記載であるから，これらを追加する訂正は，「特許請求の範囲の減縮」に当たらない。構成要件Ｏ－２及びＰ－２の追加を含む訂正事項１０も，同様である。被告らは，構成要件Ｃ－２及びＤ－２は，取水時及び排水時におけるバラスト水の流路を，開閉弁の開・閉を規定することにより表現したものであるから，物の構成を客観的に特定する技術的に明確なものであると主張するが，流路は，ある時点における弁の使用態様（開閉態様）によって決まる，水が流れる経路のことでしかないから，物の発明の構成を特定したことにはならない。また，本件訂正発明１では，排水口が配管系統に対してどのように設けられているのか不明であるし，文言上明確に現れた配管系統においては，排水時において，全ての開閉弁が閉となっているから，「バラスト水の流路がどのように構成されるか」は不明といわざるを得ない。
(2)本件訂正発明１は，技術的に矛盾なく理解することができない。すなわち，本件訂正発明１における「バラスト水処理装置」，「バラスト水配管系統」，「処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管」及び３つの開閉弁の関係を特定すると，以下の図１のようになるが，図２に示すとおり，本件訂正発明１に記載されたバラストタンク内のバラスト水の排水時における開閉弁の使用態様に従うと，本件訂正発明１では，排水ができない（つまり，実施できない。）という技術的矛盾をはらむ。本件訂正発明６についても，同様である。
審決は，「開閉弁Ｖ２，Ｖ６及びＶ７が設けられていない適宜の配管経路」を想定することにより，技術的矛盾の問題は生じないとするが，誤りである。訂正後の発明は，第三者に対して，無用の損害，混乱を与えることのないように，訂正された特許請求の範囲に記載された事項に基づいて，それぞれの構成要件の関係が技術的に明確に理解できるように記載されるべきである（つまり，技術的に完結している必要がある。）し，適宜の配管経路を想定したのでは，Ｖ２，Ｖ６及びＶ７を閉にする技術的意義が没却されることになる。
バラスト水配管系統（構成要件Ａ）
処理装置入口側配管
（構成要件Ｂ）
連結点
処理装置出口側配管
（構成要件Ｂ）
逆止弁
V6V7
V2
開閉弁
図１構成要件Ｃ－１～Ｄ－２の内容（開閉弁の状態は取水時）開閉(3)構成要件Ｇの「ことにより，緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」という記載の追加を含む訂正事項１は，本件訂正発明を技術的に不明確にするものであるから，「特許請求の範囲の減縮」に当たらない。


すなわち，構成要件Ｇの「舵取機室は吃水線よりも上方に位置する」ことと，「緊急時に・・・バラスト水を船外に排水できるように構成する」こととの関係については，「・・・ことにより」という文言がその前後に記載される事項に因果関係があることを規定するものであることや，本件明細書の段落【０００９】及び【００３３】でも，緊急時のバラスト水の船外排出については，「舵取機室を吃水よりも上方に位置させること」を唯一の手段としていることからすれば，「舵取機室を吃水線より上方に位置させること」が，緊急時のバラスト水船外排出の手段であると解釈することが正しい。しかし，前記記載の追加は，舵取機室を吃水線よりも上方に位置させることについての主観的利点を付加するものにすぎず，本件訂正発明の船舶の構成を何ら具体的に限定するものではないし，前記記載は，審決が採用したような誤った解釈を導く原因ともなる不明確な記載である。
審決は，構成要件Ｇについて，「舵取機室は吃水線よりも上方に位置する」こととは別に，「緊急時に船外にまで排水する」具体的な構成を備えていることを規定しているという誤った解釈をしているが，仮に審決の解釈を前提としても，「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」とは，××
（図２排水時）
V2
V7V6
いかなる構成を意味するのか，その文言から理解することはできず，本件明細書にも具体的な構成についての説明は一切ないから，訂正事項１は，本件訂正発明を技術的に不明確にする訂正である。
構成要件Ｓの同旨の追加を含む訂正事項１０も，同様である。２取消事由２（本件訂正の新規事項追加に関する判断の誤り）前記１(3)のとおり，審決は，構成要件Ｇについて，「緊急時に・・・バラスト水を船外に排水できるように構成する」ことは，舵取機室を吃水線よりも上方に位置させることとは別の，緊急時のバラスト水船外排出のための手段であると誤った解釈をしているが，仮に審決の解釈を前提とすると，そのような別途の緊急時のバラスト水船外排出のための手段は，何ら本件明細書に記載されていないから，構成要件Ｇの上記記載の追加を含む訂正事項１は，新規事項の追加に該当する。構成要件Ｓの同旨の追加を含む訂正事項１０も，同様である。被告ら指摘の本件明細書の段落【００３３】には，「舵取機室が船舶の吃水より上方に位置すること」自体が，緊急時におけるバラスト水船外排水排出の手段であると理解できる記載がされているにすぎず，「舵取機室は吃水線よりも上方に位置させることとは別の，緊急時のバラスト水船外排出の手段」は記載されていない。３取消事由３（本件訂正の実質的変更に関する判断の誤り）審決は，訂正事項１及び１０のうち，訂正前の請求項１及び６において，バラスト水処理装置へのバラスト水の供給について，「バラスト水の取水時または排水時に」とされていたのを，「バラスト水の取水時に」と限定した点を除き，訂正前の請求項１及び６に限定を付加するものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない旨判断した。
しかし，以下のとおり，訂正事項１及び１０に係る本件訂正は，目的（技術的課題），構成及び効果の異同という点からも，第三者の利益を害するおそれという点からも，実質的変更に該当するものであり，審決の判断は誤りである。(1)特許法１２６条６項，１３４条の２第９項で規定される実質的変更に該当するか否かは，目的（技術的課題），構成及び効果を異にするかどうかという観点から判断されるべきである（知財高裁平成２６年（ネ）第１０１０９号同２７年１０月２８日判決・甲５６，東京高裁昭和５３年（行ケ）第１３１号同５５年８月２７日判決等）。


本件発明１は，バラスト水処理装置を新造船及び既存の船舶のどこに設置するかという設置場所に関する問題を解決課題とするものであり，当該課題の解決手段も，「バラスト水処理装置を，船舶のどこに置くか」という点に尽きており，バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室内に配置し，かつ，当該舵取機室を吃水線よりも上方に位置させるという構成を採用することにより，当該課題を解決していた。そして，このような構成の採用により，「船体構造や船型を大きく変更することなく，船舶内の空間を有効に利用して種々のバラスト水処理装置を容易に設置することができる」（【０００９】。「船舶後方の舵取機室」に関連した効果），「緊急時にバラスト水を容易に船外へ排水することができる」（【０００９】。「舵取機室が吃水線よりも上方に位置する」に関連した効果）という効果を奏するとされている。これに対し，本件訂正発明１は，バラスト水処理装置に加え，①バラストタンク，機関室に設置されたバラストポンプ（構成要件Ａ），②バラスト水配管系統，開閉弁及び逆止弁（構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ－１，Ｄ－１，Ｅ），③排水時及び取水時における開閉弁の使用態様（構成要件Ｃ－２，Ｄ－２）を構成要件に追加したことによって，バラスト水処理装置の設置場所に関する発明ではなく，実質的にこれらの構成からなるバラスト水処理システムに係る発明になっている。そして，本件明細書には，本件訂正発明１のように，バラスト水処理装置とバラストタンク，バラストポンプ，バラスト水配管系統，開閉弁及び逆止弁の特定の関係を規定した発明につき，その解決課題や，どのような効果を奏するかについての明示的な記載はないが，本件訂正発明１は，バラスト水処理装置とバラストタンク，バラストポンプ，バラスト水配管系統，開閉弁及び逆止弁から構成されるバラスト水処理システムを搭載した船舶に係る何らかの課題を解決できるという効果を奏するものに変更されている。現に，被告らは，構成要件Ｃ及びＤについては，「バラスト水処理装置の故障等の場合に，Ｖ６及びＶ７を閉としＶ２を開とすることでバラスト水処理装置を介さずにバラストタンクに給水することもできるようにしつつ，平常の場合には，取水時には，バラスト水をバラスト水処理装置に供給して処理した後にバラストタンクへ供給し，排水時には，バラストタンクからバラスト水処理装置を介さずに処理済みのバラスト水を排水する」という技術的意義があると主張し，構成要件Ｆ及びＧについては，「高い処理速度で（大量の）バラスト水を処理する・・・ことから，これを舵取機室等の船内に配設する場合（構成要件Ｆ）には，緊急時にはバラスト水処理装置内のバラスト水を迅速に船外に排出しなければならないという課題が生じる」と主張し，構成要件Ｅのバラスト水処理装置に向かう配管中に逆止弁を設ける技術的意義については，「バラスト水処理装置が吃水線よりも上方に位置する（構成要件Ｆ，Ｇ）と水頭が生じるため，水頭からバラストポンプを保護するとともに，バラストポンプを駆動から停止にしたときなどに生じる，水頭によるバラスト水の逆流に基づく船外排出を防止するとの意義がある」と主張しており，これらの主張は本件明細書に裏付けられたものではないものの，訂正事項１に係る構成に関する解決課題や効果が，本件発明１の課題や効果からは説明できないものであることが理解できる。以上のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１とは，構成及び効果を異にする別個の発明であるから，訂正事項１は実質的変更に該当する。訂正事項１０についても，同様である。
(2)特許法１２６条６項，１３４条の２第９項で規定される実質的変更に該当するか否かは，間接侵害の観点から，第三者の利益を害するおそれがあるか否かという点も勘案して判断されるべきである（前記知財高裁平成２７年１０月２８日判決）。
そして，訂正事項１及び１０を含む本件訂正を適法なものとして認めると，本件訂正により初めて追加された配管構造等に関し，これを生産する等の行為について特許法１０１条２号の間接侵害が成立する可能性があるから，特許時の特許請求の範囲の記載を信頼して行動した第三者の利益を害するおそれがある。例えば，既存の船舶の改造を業とするエンジニアリング会社が，バラスト水処理装置設置のための配管設備のエンジニアリングの委託を受け，いわば特注品として，訂正事項１により本件訂正発明１に追加された構成のうち，バラスト水処理装置及びバラストタンク以外の構成を備えたバラスト水配管系統等（バラストポンプ，処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管，開閉弁並びに逆止弁を含むもの）の組合せ（本件バラスト水配管系統等）を製造又は調達し，これを特許権者以外の第三者である上記船舶の所有者に販売（納入）した場合を想定すると，本件バラスト水配管系統等は，本件訂正発明１の対象となる「船舶」の生産に用いる物であり，また，汎用品ではなくいわば特注品であるから，「広く一般に流通しているもの」であるとはいえないし，本件訂正発明１の課題の解決に不可欠なものである。そうすると，上記エンジニアリング会社の行為は，本件発明１との関係では特許法１０１条２号の間接侵害に該当しなかったにもかかわらず，本件訂正発明１との関係では同号の間接侵害に該当する可能性が高く，本件訂正の結果，訂正前であれば特許権侵害とならなかった行為が，特許権の設定登録の時に遡って侵害とみなされることになり，第三者に不測の不利益が生じることになってしまう。
よって，この観点からしても，訂正事項１及び１０は，実質的変更に該当する。４取消事由４（本件訂正の訂正事項２及び１１についての判断の誤り）審決は，訂正事項２及び１１について，明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の記載の範囲内でされた訂正であり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないと判断したが，誤りである。
すなわち，訂正事項２及び１１は，訂正事項１及び１０の訂正に伴い，対応する発明の詳細な説明の記載を訂正後の請求項１及び６と同様に訂正するものであるが，訂正事項１及び１０に係る訂正は，前記１ないし３のとおり，不適法な訂正であるから，訂正事項２及び１１は，明瞭でない記載の釈明を目的とするものではない。また，前記２及び３のとおり，訂正事項１及び１０に係る訂正は，新規事項の追加に該当するものであり，かつ，特許請求の範囲を実質的に変更するものであるから，訂正事項２及び１１に係る訂正も，新規事項の追加に該当するものであり，かつ，特許請求の範囲を実質的に変更するものである。
５取消事由５（相違点２の判断の誤り）


審決は，検甲１発明に，甲３０ないし甲３３に記載された事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正発明１の構成を当業者が容易に想到し得るとはいえないと判断したが，誤りである。相違点２に係る本件訂正発明１の構成は，検甲１発明及び甲３０ないし甲３３に基づいて，当業者が容易に想到し得る。すなわち，構成要件Ｃ－２及びＤ－２における「開閉弁は・・・排水時に閉とされ」は，開閉弁の排水時における使用態様を規定しているに止まるから，「物の発明」の構成としては「排水時に閉としうる開閉弁を備える」と理解すれば足りる。また，本件訂正発明１は，特許請求の範囲に記載されていない適宜の配管経路を想定した場合にのみ排水が可能になるものであり，「全ての開閉弁を排水時に閉とする」との構成が技術的意義を有するとは理解できない。
そして，甲３３の「バルブ７０７，７０９，７０１０」は，バラスト水排出時には，開であってもよいが，閉であってもよいから，「排水時に閉としうる開閉弁」であり，構成要件Ｃ－２及びＤ－２に規定される「開閉弁は・・・排水時に閉とされ」の要件（つまり，全ての開閉弁を排水時に閉とすること）が記載されている。審決認定のとおり，バラスト水処理装置の流路とこれをバイパスする流路との２つの流路を設け，それぞれの流路に弁を設けた配管構造自体は，甲３０ないし甲３３に記載されているとおり周知であるから，相違点２は，検甲１発明に，甲３０ないし甲３３に記載された事項を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得る。また，審決は，訂正要件に関し，本件訂正発明１に明示的に現れていない「Ｖ２，Ｖ６及びＶ７が設けられていない適宜の配管経路」を想定すれば，全ての開閉弁を排水時に閉とすることとの関係で，技術的矛盾は生じないとしたのであるから，全ての開閉弁を排水時に閉とするとの構成についても，引用発明に「Ｖ２，Ｖ６及びＶ７に該当する開閉弁が設けられていない適宜の配管経路を想定した場合において，排水時に開閉弁を閉としうる」ことが読み取れれば，当該構成が記載されていると判断するべきである。そして，甲３０ないし甲３２には，審決認定のとおり，構成要件Ｂ，Ｃ－１及びＤ－１に係る配管構造が記載されているところ，当業者であれば，適宜の配管経路を想定すれば，Ｖ２，Ｖ６及びＶ７に相当する３つの開閉弁全てを排水時に閉とし得ることは明確に読み取ることができるから，相違点２は，検甲１発明に，甲３０ないし甲３３に記載された事項を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得る。
仮に，構成要件Ｃ－２及びＤ－２をその文言どおりに使用態様として解釈したとしても，前記１(2)のとおり，これらの構成要件は技術的意義を有しないものであるから，そのような技術的意義を有しない構成に基づいて，本件訂正発明の進歩性を認めるべき理由はない。
６取消事由６（相違点５の判断の誤り）
審決は，検甲１発明を，相違点５に係る本件訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るとはいえないと判断したが，誤りである。すなわち，前記１(3)のとおり，相違点５に係る本件訂正発明１の構成要件Ｇは，「舵取機室を『吃水線より上方に位置させること』という手段により，緊急時にバラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」と解釈すべきであるが，審決認定のとおり，検甲１発明において，バラスト水処理システムを舵取機室内に設け，かつ，舵取機室を吃水線より上方に位置させることは，甲２ないし甲５及び甲１９ないし甲２７に記載された周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものである。そうすると，検甲１発明において，舵取機室を「吃水線より上方に位置させる」ことを，当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得るのであるから，これにより，「緊急時にバラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成」することも，同様に当業者が容易に想到し得る。また，仮に，構成要件Ｇについて，「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように」するための「具体的な構成」が必要であるという審決の解釈を前提としても，当該「具体的な構成」が，本件明細書に明示的な記載はなくても，その記載があるのと同視できる程度に当業者に自明な周知慣用手段であるというのであれば，引用例に明示的な記載はなくても，相違点５は，検甲１発明及び技術常識から容易想到である。洋上を航行する船舶において，緊急時における船外への排水という課題は，安全性の観点から周知の課題であるから（甲６４），そのような課題を認識している当業者がその解決のために検甲１発明に周知慣用手段を適用することは，容易に想到し得る。
７取消事由７（本件訂正発明２ないし６に関する進歩性判断の誤り）審決は，本件訂正発明２ないし５と検甲１発明との相違点２及び５について，本件訂正発明１についての判断で「既に検討済みである」として，当業者が容易に想到し得ない旨判断したが，前記５及び６のとおり，本件訂正発明１に係る相違点２及び５の判断は誤りであるから，本件訂正発明２ないし５に係る相違点２及び５の判断も誤りである。
また，審決は，本件訂正発明６と検甲１発明との相違点２については，本件訂正発明１についての判断で「既に検討済みである」として，相違点１３については，相違点５と同じであるとして，当業者が容易に想到し得ない旨判断したが，前記５及び６のとおり，本件訂正発明１に係る相違点２及び５の判断は誤りであるから，本件訂正発明６に係る相違点２及び１３の判断も誤りである。
第４被告らの反論
１取消事由１に対し
(1)物の発明に係る特許請求の範囲の記載は，物に関する技術的思想を特定するものであり，その方法に，物の「構造」や「物性」のみで特定しなければならないなどという制約はなく，審査基準においても，作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることが認められている。また，原告らが「使用態様」を規定したにすぎないと非難する開閉弁の開・閉についての記載は，「取水時」及び「排水時」の各場合において，バラスト水の流路がどのように構成されるかを，開閉弁の開・閉を規定することによって表現したものであるから，バラスト水処理装置を備えた船舶という物の構成を客観的に特定するものであり，技術的に明確である。