ｄ以上ａないしｃで検討したとおり，憲法上保障された経済活動の自由及び議員活動の自由を形式的な議員の２親等の親族が普通地方公共団体と契約を締結した企業を経営しているとの理由で制限する合理性も必要性も認めることはできない。ｅ地方自治法は，議員の関係企業への関与禁止（９２条の２）と同様に，普通地方公共団体の長についても同様の関係企業への関与禁止（１４２条）を規定している（副知事及び副市町村長にも準用される。１６６条２項参照）。他方，同法１６９条は，会計管理者の特別欠格事由として，普通地方公共団体の長，副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子，夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は，会計管理者となることができない，と規定し，普通地方公共団体の長等の２親等の親族は会計管理者となれない制限をしている（監査委員についても，同様な規制がある。１９８条の２参照）。前者は，普通地方公共団体の長や議員の職務執行の公正，適正を損なうおそれのある営利的関係のうちでそのおそれが類型的に高いと認められるものを規制の対象にしていると解されている。後者は，会計管理者や監査委員など特に公正な職務遂行が求められる職種について，その公正さを外観上も保つために普通地方公共団体の長等と２親等の親族関係にあることを欠格事由と定めるものと解される。地方自治法は，このように議員の関係企業への関与禁止の規制と会計管理者等の特別欠格事由の規制とを区別している。本件倫理条例４条の２親等規制は，地方自治法が規制する会計管理者等の特別欠格事由の規制と同様の範囲まで議員の関係企業への関与禁止を規制しようとするものであるが，そのような規制をする合理的な理由も必要性も肯定する事実が認められないことは，前記ａないしｃで検討したとおりである。
ｆ被控訴人は，本件倫理条例の規制に法的拘束力がないことなどを理由に本件倫理条例の２親等規制が適法である旨主張する。
しかし，当該議員が実質的に経営する企業か否かを問題にすることなく，形式的に議員の２親等親族が経営する企業であることを理由に経済活動の自由や議員活動の自由を制限する合理的な理由も必要性も認められないから，本件倫理条例の２親等規制が直接的な法的効力をもたないからといって，本件倫理条例の２親等規制が適法になると解する余地はない。
ｇまた，被控訴人以外の普通地方公共団体にも，本件倫理条例の２親等規制と同様な規定の条例を制定している例が認められる（乙７）。しかしながら，２親等規制を規定した条例を制定する際に，当該条例を制定した普通地方公共団体において，議員が実質的に経営する企業か否かを問題にすることなく，形式的に議員の２親等親族が経営する企業であることを理由に経済活動の自由や議員活動の自由を制限する合理性や必要性があるかについて，調査検討してその合理性を支える一般的な事実を確認のうえで立法したとの事実をうかがわせる証拠はない。２親等規制を認める条例が他に存在することをもって，本件倫理条例の２親等規制が適法であると認めることもできない。
ｈ他に本件倫理条例の２親等規制が憲法に適合していることを認めるに足りる主張立証はない。
ウ本件倫理条例の２親等規制の適法性のまとめ
以上検討したとおり，本件倫理条例４条の２親等規制は，憲法上保障された経済活動の自由及び議員活動の自由を制限できる合理性や必要性が認められず，無効であると認められる。本件倫理条例４条の２親等規制を議員が実質的に経営する企業と契約した場合に限定解釈すれば，その規制の合理性・必要性を肯定する余地はあるが，被控訴人は，本件倫理条例４条についてそのような限定解釈をすることなく，控訴人に適用しているし，また，控訴人が府中市と本件請負契約を締結したＡ産業を実質的に経営していると認められないことは前記認定のとおりであるから，本件倫理条例４条を控訴人に適用することはできない。
(3)不法行為の成立について
ア本件倫理条例４条の２親等規制は，無効であるから，控訴人が本件倫理条例４条の２親等規制に違反したことを理由に被控訴人の公務員である府中市議会の議員が，本件倫理条例に基づいて，本件審査請求をし，政治倫理審査会を設置し，本件報告，本件警告決議及び本件警告措置をとったことは，違法であると認められる。なお，本件広報は，本件倫理条例９条１項に基づき，審査結果を市民に公表するために行われたと認められるから，公表自体が違法であると評価することはできない（無効な２親等規制を理由にする審査結果であっても，その公表を差し控えるべき理由はない。そのような公表がされたことは，損害である慰謝料算定の事情として考慮すべきものと解する。）。
イ控訴人の本件倫理条例４条違反の手続に関与した府中市議会の議員は，本件倫理条例の規定に従ったものである。しかし，上記認定した事実によれば，本件倫理条例の２親等規制については，条例制定の際にも，その後の政治倫理審査会での審査の過程においても，憲法に違反して無効である旨の主張があったから，控訴人の本件倫理条例４条違反の手続に関与する府中市議会の議員は，審査会の手続を進めるに当たり，本件倫理条例４条の２親等規定が憲法に適合するか否か調査検討する義務があったにもかかわらず，これを十分に検討することなく，その手続を進めて控訴人に本件倫理条例４条違反があるとの措置をとった過失があると認めるのが相当である。
ウ上記認定の事実経過，その他本件の諸事情を考慮すれば，控訴人が被控訴人の上記不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝する金額は，３０万円をもって相当と認める。そして，被控訴人の負担すべき上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は３万円が相当である。
(4)第２事件のまとめ
以上の認定・説示したところによれば，控訴人の被控訴人に対する第２事件請求は，損害賠償金３３万円及びこれに対する不法行為後である平成２１年５月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余の請求は理由がない。
第４結論
よって，控訴人の本件請求は，上記の限度で理由があるから，これと異なる原判決を変更することとし，主文のとおり判決する。
広島高等裁判所第２部


平成２７年４月２２日判決言渡
平成２６年(行コ)第４５７号各贈与税決定処分取消等請求控訴事件
主文
１本件控訴をいずれも棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２芝税務署長が，控訴人ａに対し，平成２１年２月２７日付けでした，平成１７年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分（ただし，いずれも平成２１年７月６日付けでされた異議決定により一部取り消された後のもの）を取り消す。
３芝税務署長が，控訴人ｂに対し，平成２１年２月２７日付けでした，平成１７年分の贈与税の更正処分のうち，課税価格３０億２５２０万円及び納付すべき税額６億０００４万円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分（ただし，いずれも平成２１年７月６日付けでされた異議決定により一部取り消された後のもの）を取り消す。
第２事案の概要（以下，特に注記しない略語は原判決の例による。）１   控訴人ａは，平成１７年３月３１日当時，酒類食料品の卸売等を目的とするｃ株式会社（ｃ）と不動産賃貸を目的とするｄ合名会社（平成１７年３月３１日当時。(ｄ)）及び有限会社ｅ（ｅ）の代表者であり，ｃの株主かつｄ及びｅの社員である。
控訴人ｂは，控訴人ａの子であり，ｃの株主でありｄの社員である。訴外ｆ（ｆ）は，控訴人ａの母，控訴人ｂの祖母であり，平成１７年３月３１日まで，ｅの社員であった。
平成１７年３月３１日当時，ｃの発行済株式総数は７００万株で，控訴人ａが３９万１１５０株，控訴人ｂが５万株，ｄが１９８万９１００株，ｅが２００万株を保有していた。ｄの出資総額は３０００万円（６０万口）で，控訴人ａが１９９０万円（３９万８０００口），控訴人ｂが１０万円（２０００口）の出資持分を保有していた。ｅの資本総額は１億円（１０万口）で，その出資持分（本件ｅ出資）は，ｆが４７９９万５０００円（４万７９９５口），控訴人ａが５０００円（５口）であったほか，ｃの取引先である酒造会社等１３社（本件１３社）が各４００万円（各４０００口）の持分を保有していた。ｃ，ｄ及びｅは，いずれも同族会社に該当する会社であった。ｆは，平成１７年３月３１日，自己が有していた本件ｅ出資の全部を以下のとおり，いずれも代金を１口当たり３万９２３５円として売却した（本件各譲渡）。
ア２万４０００口（譲渡先・ｃ，代金・９億４１６４万円）イ２万３９９５口（譲渡先・ｄ，代金９億４１４４万３８２５円）控訴人ａは，同年５月９日，控訴人ｂに対し，ｄの出資持分１２９０万円（２５万８０００口）を贈与し（本件出資贈与），また，現金６億円を贈与した（本件現金贈与）。
控訴人ｂは，平成１８年２月２８日，本件出資贈与及び本件現金贈与に係る平成１７年分の贈与税の申告書を芝税務署長に提出した。芝税務署長は，本件各譲渡が時価より著しく低い価額の対価でされたもので，その結果いずれも同族会社であるｃの株式及びｄの持分の価額が増加したことから，控訴人ａは相続税法９条（平成１９年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）にいう「対価を支払わないで」「利益を受けた」者と認められ，同条により，上記の価額が増加した部分に相当する金額を控訴人ａがｆから贈与により取得したものとみなされるとして，平成２１年２月２７日付けで，控訴人ａに対し，原判決別表１の順号１の各欄に記載のとおり，平成１７年分の贈与税の決定処分（本件決定処分）及び無申告加算税の賦課決定処分（以下「控訴人ａ賦課決定処分」といい，本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。）をした。
また，芝税務署長は，，本件各譲渡によるｃの株式及びｄの持分の価額増加分は，相続税法９条により控訴人ｂがｆから贈与により取得したとみなされる上，本件出資贈与にかかるｄの持分の価額が控訴人ｂの申告書の記載よりも高額になるとして，平成２１年２月２７日付けで，控訴人ｂに対し，原判決別表２の順号２欄に記載のとおり，平成１７年分の贈与税の更正処分（本件更正処分）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「控訴人ｂ賦課決定処分」といい，本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。また，本件決定処分等と本件更正処分等とを併せて「本件各処分」という。）をした。
控訴人らは，平成２１年４月２２日，芝税務署長に対し，それぞれ本件決定処分等と本件更正処分等とを不服として異議申立てをし，芝税務署長は同年７月６日付けで原判決別表１の順号３及び別表２の順号４の各欄記載のとおり本件各処分の一部を取り消す決定をした。控訴人らは，それら決定を経た後の本件各処分になお不服があるとして，平成２１年８月４日，国税不服審判所長に対し，それぞれ審査請求をしたが，国税不服審判所長は，平成２２年７月２６日付けで，控訴人らの各審査請求を棄却する裁決をした。本件は，控訴人らが，本件各譲渡に関し控訴人らに相続税法９条は適用されない，本件各譲渡は時価より著しく低い価額の対価でされたものではなく，控訴人らにおいて相続税法９条にいう「対価を支払わないで，又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」ともいえない，などとして，控訴人ａにおいて異議決定による一部取消後の本件決定処分等を，控訴人ｂにおいて同じく一部取消後の本件更正処分等を，それぞれ違法であると主張して，その取消しを求めた事案である。
２原判決は，本件各処分はいずれも適法であるとして，控訴人らの請求をいずれも棄却した。


これに対し，控訴人らが控訴をして，第１記載のとおりの判決を求めた。３関係法令の定め，前提事実，本件各処分の根拠及び適法性に関する被控訴人の主張，争点及び争点に関する当事者の主張の要点は，次項４のとおり当審における控訴人らの主張の要点を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の１項ないし５項に記載のとおりであるから，これを引用する。
４当審における控訴人らの主張の要点
相続税法９条の適用要件について
相続税法基本通達９－２は，同族会社の株主等が贈与によって取得したも
のとみなす場合の例示として，①   低額での
低額での財産
，み益の移動が生じ，これによって株主の所有株式の価額が直接影響を受けて増加する。このような株主間の経済的利益の移動は，会社の株価の増加と直接には関係がない。このような場合，株主間に経済的利益の移転があることは判例においても認められている。これに対し，相続税法では，個人が所有する資産に評価益が生じても，それだけの理由で贈与税を課税されることはないところ，このような個人資産の評価益が損益取引に基因して発生した場合も同様に課税をされるべきではない。例えば個人甲が同族会社に財産を低額譲渡した場合に，同族会社の株主乙の所有する株式の評価益は会社の資産等の増加に伴って株価が上昇したことによる反射的効果であって，経済的利益が甲から乙へと移動したとはいえない。このように，損益取引に起因する評価益は，当該譲渡者等から同族会社の株主等に移動したものではなく，経済的利益の移転がないのである。このような場合には，相続税法９条が予定する「当該利益を受けさせた者」と「当該利益を受けた者」との間の利益の授受（対立承継関係）が見られないのであるから，これに課税をすることは，同条の文言及び趣旨から乖離し許されない。
以上の検討の結果によれば，相続税法９条の「利益」は資本等取引に起因
が規定するような損
益取引に起因する利益は，相続税法９条の規定する「利益」に該当しないと解するのが相続税法の解釈や判例からも妥当である。
本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価について
原判決が掲げる「本件ｅ出資の購入及び売却の経緯等」は，本件に特有の事情ではなく，非上場有価証券の取引に関して一般的に妥当する事柄に過ぎない。本件１３社は，いずれも日本を代表する大企業であり，株主に対する経営責任を果たすという観点から考えても，本件各譲渡に当たってｃとの取引関係の強化又は維持に繋がり得るか否かを検討するのは当然のことである。したがって，これをｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買に売買実例として適正性がないとする理由とすることはできない。他方，原判決は，本件１３社において本件ｅ出資の譲渡に当たって譲渡価額の妥当性について十分に検討していたこと，本件１３社は，本件各譲渡によって売買差益を得ていること，本件１３社とｄとの間に，資本関係は全くなく，同族関係にもなく，役員の兼任といった人的関係もないこと等の重要な事実を無視している。したがって，ｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買を適正な売買実例と評価しなかった原判決は不当であり，これらを適正な売買実例として，同取引における１口当たり５０００円の価格を本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価とすべきである（控訴人らの主張する売買実例に基づく評価方法は，非上場有価証券の評価方法として一般に認められているものである。）。
株式保有特定会社通達の適用について
株式保有特定会社通達（評価通達１８９－３）は，財産についての評価額と実際の取引価額との間の開差が租税回避行為に利用されるケースがあったことを契機に創設されたものであるから，租税回避行為の弊害の有無を株式保有特定会社該当性の考慮要素とすることも妥当かつ当然である。したがって，本件のような合理的な経済取引を行った結果として形式的に株式保有特定会社通達に該当した場合にまで，当該通達を適用すべきではない。
本件ｅ出資に係る同族株主判定について
ア評価通達６により，評価通達の定める方式以外の評価方式によって評価する場合には，国税庁長官の指示を受ける必要があるのに，原処分庁において本件ｅ出資の評価に際し評価通達の定める方式以外の評価方式によって評価することに国税庁長官の指示を受けた事実はない。したがって，本件各処分には手続違反があり，これは課税庁を拘束する規範に違反した処分といえ，適正手続の保障にも違反し，違法性がある。イ   平成１８年度税制改正前は，同族関係者の判定につき，発行済株式等の５０パーセント超を保有しない場合にこれを同族関係者とみなす課税実務は行われていなかった。同改正後においても，法人税法施行令４条６項は，判定の基礎となる株主等の意思に従って議決権を行使する旨の合意がある場合にのみ実質上の議決権者を保有者とみなして議決権割合を算定することとしている。したがって，改正前の同族関係者の判定は，議決権の割合によって形式的に判定すべきである。仮に実質判断をすべきであるとしても，他の会社を支配している場合の判定における議決権の割合は，その行使について合意がある場合に限られるべきである。本件各譲渡の時において，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって議決権総数の５０パーセント超を保有されていないから，控訴人ａらの同族関係者に該当せず，かつ，平成１８年度税制改正後の法人税法施行令４条６項にいう合意もない。したがって，控訴人ａらがｅを実質的に支配していた事実はない。
原則であり，評価通達１８８－３ないし６は，一定の場合にその例外を定める。したがって，上記通達に例外として規定されていない場合は当然に議決権を有するものとして議決権の数及び議決権の総数に含めて同族株主又は同族関係者該当性を判定すべきである。
原判決は，本件１３社が社員総会に出席したり議案に反対したりする行動をとらなかったことを理由に，実質的に本件１３社の議決権の数を議決権の総数から除くことにより，控訴人ａの株主グループの保有割合を１００パーセントと算出して評価通達を適用する。しかし，日本には，株式の持ち合いや取引相場のない株式の出資者等に議決権を行使しないいわゆる「物言わぬ株主」が多く存在する。それらについて，総会に出席しなかったことや白紙委任ないし賛成の委任状を提出したことをもって，すべて議決権がないものとして同族株主及び同族関係者該当性を判断することは極めて不合理である。


原判決が，ｅの社員及び出資口数の移動の有無，本件１３社による本件ｅ出資購入の動機，ｅの社員総会等における本件１３社の現実の行動などの事情から控訴人ａ及びｄにおいてｅを実質的に支配する関係にあると認定したのは，その基礎となる事実関係の評価を誤ったものである。原判決は，評価通達が同族株主については議決権総数の３０パーセントを，同族関係者については議決権総数の５０パーセントを基準として株主を振り分けていることを無視し，いずれも「実質的な支配」という基準で判定している。これは評価通達の合理性を失わせるものである。原判決が，控訴人ａらの「実質的な支配」という評価通達の定めと異なる判断基準により，ｅを控訴人ａ及びｄの同族関係者に該当するとしたことは，租税平等主義，租税要件明確主義，適正手続の保障に違反し，許されない。
法人税額等相当額の控除について
本件において，仮に本件ｅ出資を原則的な方式により評価すべきであるとしても，控訴人らが受けた利益の算定においては，本件ｅ出資の評価に際し，法人税額等相当額を控除すべきである。
評価通達１８５ただし書の適用について
原判決は，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって実質的に支配されていたなどとして，評価通達１８５のただし書を適用しなかった。しかし，原判決は，ｃ及びｄのｅに対する議決権割合が３１．５７パーセントに過ぎなかった事実を無視し，公知の事実といえる一般的な出資者の態度に関する認識に反し，ｅにおいて出資者として慎重な対応が求められるような重要議案はなく，配当も順調に行われていた事実を見落として，誤った認定をしたものであり，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって実質的に支配されていたのではない。原判決は，特定の納税者に対し不利益に評価通達の適用を排除するもので租税平等主義に違反する。また，実質的に課税要件として機能する評価通達１８５ただし書の規定の適用範囲を不明確にするもので，課税要件明確主義に違反する。さらに，手続面においても，国税庁長官の指示を経ることなく評価通達１８５に反する処分が行われた本件においては同通達６に違反する事実があるのに，原判決はこれを追認してしまった。
著しく低い価額の対価の判断方法について
原判決は，本件各譲渡につき時価より著しく低い価額の対価でされたものと認定するにあたり，その判断基準を示しておらず，課税に対する予測可能性を担保できず，租税法律主義の観点から妥当でない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は，当審における控訴人らの主張を踏まえて次項２のとおり補足するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
２（当審における控訴人らの主張について）
相続税法９条の適用要件について
控訴人らは，相続税法９条の「利益」は資本等取引に起因する利益であるに当たらないと主張する。
しかし，相続税法９条の「利益」が法文上その発生原因となる取引を限定していると解すべき理由はない。また，は，同族
会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合，その譲渡をした者と当該会社ひいてはその株主又は社員との間にそのような譲渡がされるのに対応した相応の特別の関係があることが一般であることを踏まえ，実質的にみて，当該会社の資産の価額が増加することを通じて，その譲渡をした者からその株主又は社員に対し，贈与があったのと同様の経済的利益を移転したものとみることができるから，株式又は出資の価額増加部分に相当する金額を贈与によって取得したものと取り扱う趣旨と解されることは，原判決が説示（原判決９頁２５行目から１０頁１６行目まで）するとおりである。このような趣旨からすれば，控訴人らの主張するような取引による区別をする必要はないというべきである。
本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価について
控訴人らは，本件１３社とｄとの間の本件ｅ出資取引に関して原判決が摘示した事実はいずれも非上場有価証券の取引において一般的に妥当する事柄にすぎないとした上で，本件１３社とｄとの間に資本関係並びに同族関係及び役員の兼任等の人的関係がないこと等の事情を指摘し，ｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買取引は適正な売買実例と評価すべきであり，同取引における１口５０００円の価格が本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価であると主張する。


しかし，控訴人らの指摘する事情を考慮に入れても，ｅ設立時のｇ及び控訴人ａの出資状況，ｇから本件１３社が本件ｅ出資を購入し，その後売却した経緯等の原判決が説示する事情（原判決１５頁１３行目から２３頁１４行目まで）に照らせば，ｅは設立以来控訴人ａとｇ及びその承継人であるｆ，さらにその承継人であるｄが実質的に支配してきたものであることは，原判決の判示するとおりであり（原判決２６頁２２行目から２８頁８行目まで），そして，本件１３社は，いずれも有力な取引先であるｃとの取引関係の維持又は強化を動機として，ｇほかｃ側の働きかけに応じて本件ｅ出資を購入し，ｃ側にとってはいわゆる安定社員としてｅの経営に協力してきた後，ｅ代表者である控訴人ａによる，ｈグループのガバナンスの見直しに伴う必要性を理由とした売却依頼に応じて，ｃ側で指定した金額によるｄへの売却に応じたものであることが認められる。本件１３社の本件ｅ出資取引に係る判断については，本件１３社がいずれも有力酒造会社等であり，ｃがその商品の重要な販路となる酒類等の大手卸売会社であるという特殊な個別的関係に基づき，将来にわたるｈグループとの取引関係の維持又は強化という売買目的物の客観的交換価値とは別個の考慮要素が反映され，ｅの支配継続を望むｇ及び控訴人ａらの意向に沿って，購入や売却の取引に応じていたものであって，控訴人ａ及びその同族関係者の意向に反するような持分権者としての権利行使をする意図は終始なかったと推認することができる。したがって，このような特殊性を有するｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買取引をもって，目的物の客観的な交換価値に即した売買実例として適切と認めることはできず，同取引における１口５０００円の価格をもって，本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価であるということはできない。この点，控訴人らは，本件１３社が，いずれも日本を代表する大企業であり，株主に対する経営責任を果たすという観点から考えても，本件各譲渡に当たってｃとの取引関係の強化又は維持に繋がり得るか否かを検討するのは当然であるからこのような事情から本件ｅ出資の売買取引の特殊性を認めるべきでないと主張し，また，本件１３社は，本件各譲渡によって売買差益を得ていることをも指摘するが，これらの事情や主張を考慮しても上記結論は左右されない。
株式保有特定会社通達の適用について
控訴人らは，株式保有特定会社通達の適用についてはいわゆる租税回避行為ないしその弊害を考慮要素とすべきであって，本件には株式保有特定会社通達が適用されないと主張する。しかし，その主張に沿う評価通達の定めはなく，資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っている評価会社について，原則的評価方式によっては適正な株式の価額の評価を行い難いことは，いわゆる租税回避行為ないしその弊害がある場合か否かによって異ならないから，上記主張を採用することはできず，本件出資の価額の評価については株式保有特定会社通達を適用して純資産価額方式又は「Ｓ１＋Ｓ２」方式によるべきことは，原判決が説示（原判決３２頁１９行目から３４頁２０行目まで）するとおりである。
本件ｅ出資に係る同族株主判定について
ア控訴人らは，評価通達６により，評価通達の定める方式以外の評価方式によって評価する場合には，国税庁長官の指示を受ける必要があるのに，原処分庁において本件ｅ出資の評価に際し評価通達の定める方式以外の評価方式によって評価することに国税庁長官の指示を受けた事実はないから，本件各処分には手続違反があり，これは課税庁を拘束する規範に違反した処分といえ，適正手続の保障にも違反し，違法性があると主張する。しかし，評価通達６にいう「国税庁長官の指示」は，行政組織内部における指示，監督に関する定めと解すべきであり，これに反することが直ちに国民の権利，利益に不利益を与えるものとはいえないから，その指示の有無は本件各処分の効力に影響しないというべきである。イ控訴人らは，控訴人ａ及びｄにおいてｅを実質的に支配するような関係にはなく，本件において評価通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情はないなどとして，ｅを控訴人ａ及びｄの同族関係者に当たるとした原判決を論難する。
しかし，ｅの設立から本件１３社がｄに対し本件ｅ出資を売却するまでの経緯等の原判決が説示する事情（原判決１５頁１３行目から２３頁１４行目まで）に照らせば，ｅは設立以来控訴人ａとｇ，ｆ及びｄが実質的に
支配してきたものと認められることは，このよう
な事実関係を踏まえると，本件ｅ出資の扱いにおいて等を形式的に適用することはかえって同通達１８８及び同通達１８８－２の趣旨にもとる結果となるから，同通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情があり，ｅは控訴人ａ及びｄの同族関係者に該当するというべきことは，原判決が説示（原判決２４頁１６行目から３０頁１７行目まで）するとおりである。そして，このような特段の事情がある場合に，評価通達の定める評価方式以外の評価方式によって評価することは，それが合理的である限り租税平等主義に反するものではないことも，原判決が説示するとおりである。また，評価通達６は，同通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合には他の評価方式によることを明らかにしているのであるから，同通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情がある場合に他の合理的な評価方式による評価をしたことをもって，租税要件明確主義に反するということはできず，それが適正手続の保障に反するということもできない。
法人税額等相当額の控除について
控訴人らは，控訴人らが受けた利益の算定において，本件ｅ出資の評価に際し，法人税額等相当額を控除すべき旨を主張する。


平成３０年１２月２６日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００４９号損害賠償請求控訴事件
平成３０年（ネ）第１００７６号同反訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第１９６３３号）
口頭弁論終結日平成３０年１０月１７日
中間判決
控訴人（一審原告）兼反訴被告（以下，「控訴人」という。）X同訴訟代   理人弁   護士       山内貴   博
松下昂   永
被控訴人（一審被告）兼反訴原告（以下，「被控訴人」という。）
株式会社   ツイン   ズ
同訴訟   代理人   弁護士      鮫島正   洋
山   本   真祐子
森下   梓
主文
１本訴請求のうち，特許権（控訴人の共有持分権）侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由がある。２本訴請求のうち，債務不履行に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由がない。
３本訴請求のうち，説明義務違反の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由がない。
４反訴請求に係る訴えは不適法である。
事実及   び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。また，人証は，すべて当審で行われたものである。
第１当事者の求めた裁判
１控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は，控訴人に対し，２億２０００万円及びこれに対する平成２８年６月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の被告各商品の製造及び販売をしてはならない。
(4)被控訴人は，特許第５０７９９２６号の特許権の持分４分の１及び特許第５３９２５１９号の特許権の持分４分の１をいずれも有していないことを確認する。
(5)被控訴人は，控訴人に対し，特許第５０７９９２６号の特許権及び特許第５３９２５１９号の特許権につき，それぞれ持分４分の１の移転登録手続をせよ。（控訴人は，当審において，上記(3)～(5)の各請求を追加した。）
２反訴
(1)控訴人は，被控訴人に対し，特許第５０７９９２６号の特許権及び特許第５３９２５１９号の特許権につき，それぞれ持分６分の１の移転登録手続をせよ。(2)控訴人は，特許第５０７９９２６号の特許権の持分２分の１及び特許第５３９２５１９号の特許権の持分２分の１をいずれも有していないことを確認する。
第２事案の概要
１事案の経緯等
(1)本件は，控訴人が，被控訴人には次のア～ウの債務不履行又は不法行為があると主張して（アとイは選択的な主張），被控訴人に対し，債務不履行又は不法行為に基づき，損害額合計２億２０００万円及びこれに対する催告の後の日又は不法行為の後の日である平成２８年６月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
ア名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての特許第５０７９９２６号の特許権（請求項の数５。以下，「本件特許権１」といい，その特許を「本件特許１」といい，特許請求の範囲請求項１の発明を「本件発明１－１」という。）を共有する控訴人，被控訴人，Ａ及びＢの４者（以下，「本件４者」という。）は，本件発明１－１の実施について，①Ｂが中国国内の工場で実施品を製造し，②これをＡが梱包し，③これを控訴人が仕入れ，④さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販売することとし（本件販売形態），これを唯一の販売形態とする旨の合意（本件実施合意）をしていたのに，被控訴人はこれに反して控訴人からの仕入れを中止し，被告各商品を製造・販売した（本件実施合意の債務不履行）。イ被控訴人は，本件発明１－１の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売し，もって本件特許権１（控訴人の共有持分権）を侵害した（特許権侵害による不法行為）。
ウ被控訴人は，本件４者間に成立した出願に関する合意により，香港への本件発明１－１の特許出願を平成２６年５月２２日までに行うよう，弁理士へ出願指示をすべきであったのに，これを怠った（出願に関する合意の債務不履行又は不法行為）。
(2)原審は，①本件４者間において，本件販売形態を唯一の販売形態とする旨の合意は認められない，②本件特許権１について，特許法７３条２項の「別段の定」は存在しないから，被控訴人は，他の共有者の同意を得ないで被告各商品を製造・販売することができる，③控訴人の主張するような出願に関する合意は認められないと判断して，控訴人の請求をいずれも棄却した。(3)控訴人は，原判決を不服として控訴し，当審において，次のとおり，訴えの変更をした。


すなわち，控訴人は，次のア～エのとおり主張して，被控訴人に対し，①特許法１００条１項に基づき，被告各商品の製造及び販売の差止め，②債務不履行又は不法行為に基づき，損害額合計２億２０００万円及びこれに対する催告の後の日又は不法行為の後の日である平成２８年６月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，③被控訴人が本件特許権１の持分４分の１及び特許第５３９２５１９号の特許権（以下，「本件特許権２」といい，その特許を「本件特許２」という。本件特許権１及び２を総称して「本件特許権」，本件特許１及び２を総称して「本件特許」といい，本件特許の対象である発明を「本件特許発明」という。）の持分４分の１をいずれも有していないことの確認，④後に定義する本件固定的役割分担合意，本件固定的役割分担合意の解除に伴う原状回復，後に定義する本件共同出願契約又は特許法７４条１項に基づき，控訴人に対する本件特許権の持分各４分の１の移転登録手続を求めた。ア被控訴人は，次の(ｱ)～(ｷ)の理由により，本件特許権の持分が剥奪され，無権利者であり，また，後に定義する本件固定的役割分担合意は，特許法７３条２項の「別段の定」に当たるところ，平成２８年４月１日以降，被控訴人が本件発明１－１の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売したことにより，控訴人，Ａ及びＢ（以下，「控訴人ら３者」という。）は１億円の損害を受けた。控訴人は，Ａ及びＢの被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。
(ｱ)本件４者は，①(a)Ｂが中華人民共和国内の工場で製造し，(b)Ａがこれを梱包し，(c)控訴人がこれを仕入れ，香港で輸出の手配をした本件発明１－１の実施品を，(d)被控訴人が控訴人から購入し，日本に輸入して販売することとし（本件販売形態），いずれの当事者も各自の担当以外の役割を行わないこと，②控訴人，Ａ及びＢが共有する本件特許発明につき特許を受ける権利（各持分３分の１）の各一部を被控訴人に無償で譲渡すること，③上記①に違反したときは，共同出願人たる地位（特許権成立後は，本件特許権の持分）が剥奪されることを内容とする合意（以下，「本件固定的役割分担合意」という。）をした。それにもかかわらず，被控訴人は，控訴人からの仕入れを突如中止し，遅くとも平成２８年４月１日以降，株式会社モリト及び株式会社スリーランナー（以下，「本件製造会社」と総称する。）に対し，被告各商品を製造させ，これを販売した。これは，本件固定的役割分担合意の上記①の違反に当たるから，上記③により，遅くとも平成２８年４月１日時点において，被控訴人は本件特許権の持分が剥奪され，無権利者となった。
(ｲ)前記(ｱ)の被控訴人による被告各商品の製造・販売は，本件固定的役割分担合意に違反し，債務不履行に当たるから，控訴人は，自ら並びにＡ及びＢを代理して，平成２９年６月１日付け控訴理由書兼訴えの変更申立書により，この債務不履行を理由として，被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡契約を解除した。これにより，被控訴人は本件特許権の持分が遡及的に剥奪され，無権利者となった。
(ｳ)本件４者は，他の当事者の同意を得なければ，第三者に本件特許発明の実施を許諾できない旨を合意した（共同出願契約書〔甲５〕８条。以下，本件特許発明に係る共同出願契約を「本件共同出願契約」という。）。それにもかかわらず，被控訴人は，遅くとも平成２８年４月１日以降，本件製造会社に対し，実施許諾を行った。これは，上記合意違反に当たるから，これにより，遅くとも平成２８年４月１日時点において，被控訴人は本件特許権の持分が剥奪され，無権利者となった。
(ｴ)本件４者は，事前の相談・承諾なしに，本件特許権に関連する特許を新たに取得したり，それに関わる製品を販売したりした場合，本件特許権を剥奪できる旨合意した（共同出願契約書〔甲５〕１３条）。それにもかかわらず，被控訴人は，①発明の名称を「こぶ部を有する紐」とし，主に「弾性変形可能なこぶ部」を「間隔を置いて複数個備える紐」を内容とする特願２０１６－２８５６１号を出願して，その実施品を販売するとともに，②こぶ付紐用の先端固定具の発明について，特許第６１５７７６６号の設定登録を受けて，その実施品を販売し，③本件特許権の実施品を製造販売している。これらは，いずれも上記合意違反に当たるから，これにより，上記①の出願日である平成２８年２月１８日時点において，被控訴人は本件特許権の持分が剥奪され，無権利者となった。(ｵ)本件４者は，被控訴人が本件４者の代表者として香港での本件特許発明の特許出願手続を誠実に行う旨を合意した（共同出願契約書〔甲５〕４条，１２条）。本件特許発明の発明者は，控訴人ら３者であり，被控訴人代表者は発明者ではないから，上記合意は，本件固定的役割分担合意を前提とするものであり，本件固定的役割分担合意に含まれる。それにもかかわらず，被控訴人は，控訴人ら３者への連絡，弁理士への指示等を怠った結果，平成２６年５月２２日時点において，香港での特許取得が不可能となった。これは，本件固定的役割分担合意の違反に当たるから，平成２６年５月２２日時点において，被控訴人は本件特許権の持分が剥奪され，無権利者となった。
(ｶ)本件固定的役割分担合意は，本件共同出願契約を締結する上で重要な前提であり，そのことは，控訴人から被控訴人に対し明示されていたし，被控訴人にとっては自明であった。仮に本件固定的役割分担合意が認められないのであれば，控訴人ら３者は，控訴人ら３者から被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利を譲渡するという取引の要素について誤信していた。したがって，控訴人ら３者から被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡は，錯誤により無効である。


(ｷ)控訴人ら３者は，被控訴人代表者の挙動により，本件固定的役割分担合意の存在を誤信したから，控訴人ら３者から被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡は，詐欺によるものである。控訴人は，自ら並びにＡ及びＢを代理して，平成２９年６月１日付け控訴理由書兼訴えの変更申立書により，この詐欺を理由として，被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡を取り消した。これにより，被控訴人は本件特許権の持分が遡及的に剥奪され，無権利者となった。
イ本件４者は，被控訴人が本件４者の代表者として香港での本件特許発明の特許出願手続を誠実に行う旨を合意した（共同出願契約書〔甲５〕４条，１２条）。それにもかかわらず，被控訴人は，控訴人ら３者への連絡，弁理士への指示等を怠った結果，香港での特許取得が不可能となった。香港で本件４者が対応特許を取得していれば，控訴人ら３者は，香港地域の市場において，特許の存続期間満了までの間に，少なくとも１億円の利益を得られたから，上記債務不履行による損害は１億円を下らない。控訴人は，Ａ及びＢの被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。控訴人は，上記１億円のうち５０００万円を請求する。
ウ仮に本件固定的役割分担合意が認められない場合，被控訴人には，信義則上，そのような合意がないことを控訴人ら３者に説明する義務があった。それにもかかわらず，被控訴人は，控訴人ら３者の誤信を漫然と放置するばかりか，むしろその誤信を利用して，本件共同出願契約を締結させ，また，控訴人ら３者に月３０万個の生産のための巨額の追加投資をさせながら，突然，控訴人ら３者からの本件特許発明の実施品の調達を停止し，控訴人ら３者の損害を拡大させた。この説明義務違反の不法行為による損害は，２億円を下らない。控訴人は，Ａ及びＢの被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。控訴人は，上記２億円のうち５０００万円を請求する。
エ控訴人は，本件訴訟の追行のために弁護士費用の出捐を余儀なくされており，被控訴人の不法行為又は債務不履行と相当因果関係のある損害は，２０００万円を下らない。
(4)被控訴人は，反訴として，控訴人に対し，特許法７３条２項及び本件共同出願契約１３条後段に基づき，控訴人が本件特許権の持分各２分の１をいずれも有していないことの確認，被控訴人に対する本件特許権の持分各６分の１の移転登録手続を求めた。
２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）
(1)当事者
ア控訴人は，香港に在住し，「結ばない靴ひも」と称される靴ひも等の雑貨類を被控訴人に対して業として輸出していた者である。イ被控訴人は，「結ばない靴ひも」等のスポーツ用品の販売等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
本件４者は，次の本件特許権を有している。
ア本件特許権１（甲２）
特許番号   特許第５０７９９２６号
発明の名称チューブ状ひも本体を備えたひも
出願日    平成２４年７月４日
登録日    平成２４年９月７日
なお，特許公報（甲２）の発明者欄には，控訴人ら３者及び被控訴人代表者が記載されている。
イ本件特許権２（甲４）
特許番号   特許第５３９２５１９号
発明の名称チューブ状ひも本体を備えた固定ひも
出願日    平成２４年８月８日（特願２０１２－１５０８８０の分割）
登録日    平成２５年１０月２５日
なお，特許公報（甲４）の発明者欄には，控訴人ら３者及び被控訴人代表者が記載されている。
(3)本件特許１の特許請求の範囲
本件特許１の特許請求の範囲請求項１の記載（本件発明１－１）を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ間隔をあけて繰返し配置され，自身に加えられる軸方向張力の大小によって径の大きさが変化するこぶを有する伸縮性素材からなるチューブ状ひも本体と，Ｂひも本体のチューブ状構造によって構成される中心の管部分に非伸縮性素材
からなり，
Ｃこぶのコアを構成し，こぶの径変化に応じたこぶ両端距離の変化に追随する
ようこぶ対応部分にて丸められた中心ひもと，
Ｄを備えたひも。
(4)共同出願契約書の記載
ア２０１３年（平成２５年）４月１５日付け共同出願契約書（甲６）は，中国語で記載され，本件４者の署名があるが，同契約書には，次の記載がある（日本語訳である乙５１による。以下，後記イの契約書と区別する必要があるときは，「甲６契約書」という。）。
(ｱ)頭書
Twinscorporation（以下甲という），Ｘ（以下乙という），Ａ（以下丙という），及びＢ（以下丁という）は，以下第１条に記載の発明（以下「本件発明」という）に係る特許を受ける権利（以下本件特許を受ける権利という）に基づいて，本件特許を受ける権利に基づいて得た特許権（以下「本件特許権」，本件特許を受ける権利とあわせて「本件各権利」という）に関する共同出願について以下のとおり協議した。
(ｲ)第１条（発明・発明者の確認）
甲，乙，丙及び丁は，下記枠線内にて特定される前記発明について，その内容及び発明者を確認し，かつ本契約の各種権利を共有する。
（以下，枠線内の記載）
発明の名称：チューブ状型組立基体の紐
発明の内容：間隔をあけて繰返し配置され，自身に加えられる軸方向張力の大小によって径の大きさが変化するこぶを有する伸縮性素材からなる
チューブ状型組立基体の紐
（チューブ状内部に中心紐を備えた紐と備えていない紐の２種類を含む）
発明者   ：Ｃ（英語表記：Ｃ）
Ｘ（英語表記：Ｘ）
Ａ（英語表記：Ａ）
Ｂ（英語表記：Ｂ）
上記計４名
(ｳ)第４条（代表者の選定，協力）
１，本件発明に係る特許出願手続き及び本件特許権の管理手続について，甲，乙，丙及び丁は，甲を代表者として選定する。


２，甲は，代表者として前記手続を誠実に履行することを承諾し，乙，丙及び丁は，甲に協力し，前記手続を履行する。
(ｴ)第５条（代理人の選任）
甲は，前条に定める手続をＤ国際特許事務所弁理士Ｄ氏に委託し，かつ前記人を代表して本件各項権利内容を取得し連絡する。
(ｵ)第７条（本件発明の実施）
甲，乙，丙及び丁は，本件発明の実施に対する協議の後，別途に定める。
(ｶ)第８条（権利の譲渡等制限）
甲，乙，丙及び丁は，他の全ての当事者の同意を得なければ，本件特許権を乙，丙及び丁が自ら経営する法人以外の第三者に譲渡し，或いは本件発明の実施を許諾してはならない。
(ｷ)第１２条（外国出願，分割出願，国内優先権出願）１，本件発明は，日本国内出願のほか，ＰＣＴ条約に基づく国際出願，パリ条約に基づく外国出願，及び台湾への出願を行う。
２，ＰＣＴ条約に基づく国際出願の指定国，及びパリ条約に基づく外国出願の出願国，本件発明の特許出願の分割出願，或いは特許法第４１条に定める規定，優先権主張する出願について，甲，乙，丙及び丁は協議の後，別途に定める。
(ｸ)第１３条（違反行為）
事前の協議・許可なく，本件の各権利（本件特許権）を新たに取得し，又は生産・販売行為を行った場合，本件の各権利は剥奪される。
（甲，乙，丙及び丁の全員が対象である）
(ｹ)第１４条（海外販売）
１，日本市場を重視する前提において，日本以外の国で本商品（チューブ状型組立基体のヒモ）を販売する場合，甲，乙，丙及び丁は協議を行った後に，推進することができる。この際の価格は日本市場販売価格の８０％以上に設定する。２，靴に装着された本商品が，ＯＥＭ形式で提供される場合，甲をあらゆる事務の窓口とする。
(ｺ)第１６条（協議）
本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項に関する疑義は，甲，乙，丙及び丁が協議した後，別途に定める。
イ共同出願契約書（甲５）は，日本語で記載され，作成日付及び本件４者の署名はないが，同契約書には，次の記載がある（以下，前記アの甲６契約書と区別する必要があるときは，「甲５契約書」という。）。
(ｱ)頭書
株式会社ツインズ（以下「甲」という。），Ｘ（以下「乙」という。），Ａ（英語表記：Ａ，以下「丙」という。），およびＢ（英語表記：Ｂ，以下「丁」という。）とは，以下の第１条に記載の発明（以下「本件発明」という。）に係る特許を受ける権利（以下「本件特許を受ける権利」という。）に基づく共同出願及び本件特許を受ける権利に基づいて得た特許権（以下「本件特許権」といい，本件特許を受ける権利とあわせて「本件各権利」という。）に関して以下のとおり合意した。
(ｲ)第１条（発明・発明者の確認）
甲，乙，丙及び丁は，下記枠線内にて特定される本件発明につき，その内容及び，本件発明の発明者が，以下のとおりであることを確認し，本件各権利を共有するものとする。
（以下，枠線内の記載）
発明の名称：チューブ状ひも本体を備えたひも
発明の内容：間隔をあけて繰返し配置され，自身に加えられる軸方向張力の大小によって径の大きさが変化するこぶを有する伸縮性素材からなる
チューブ状ひも本体を備えたひも
（チューブ状内部に中心ひもを備えたひもと備えていないひもの双方を含む）
発明者   ：Ｃ（英語表記：Ｃ）
Ｘ（英語表記：Ｘ）
Ａ（英語表記：Ａ）
Ｂ（英語表記：Ｂ）
上記計４名
(ｳ)第４条（代表者の選定，協力）
１本件発明に係る特許出願に関する手続および本件特許権の管理に関する手続については，甲，乙，丙及び丁は，甲を代表者として選定する。２甲は，代表者として前記手続を誠実に行うことを約し，乙，丙及び丁は，甲による前記手続に協力する。
(ｴ)第５条（代理人の選任）
甲は，前条に定める手続を，Ｄ国際特許事務所弁理士Ｄ氏に委任し，同氏との間で本件各権利に関しなされる全ての連絡を代表する。
(ｵ)第７条（本件発明の実施）
甲，乙，丙及び丁は，本件発明の実施について協議の上，別途定める。
(ｶ)第８条（権利の譲渡等制限）
甲，乙，丙及び丁は，他の全ての当事者の同意を得なければ，乙，丙及び丁のいずれかが主体となって事業を営む法人以外の第三者に本件各権利を譲渡し，又は本件発明の実施の許諾をすることができない。
(ｷ)第１２条（外国出願，分割出願，国内優先権出願）１本件発明については，日本国内出願のほか，ＰＣＴ条約に基づく国際出願，パリ条約に基づく外国出願，および台湾への出願を行う。２ＰＣＴ条約に基づく国際出願における指定国及びパリ条約に基づく外国出願における出願国，本件発明の特許出願に基づく分割出願，又は特許法第４１条に定める優先権を主張した出願については，甲，乙，丙及び丁協議の上，別途定める。
(ｸ)第１３条（違反行為）
１事前に相談    承諾無しに，本件各権利（本件特許権）に関連する特許を新たに取得したり，それに関わる製品販売したりした場合本件各権利を剥奪できる。
（甲，乙，丙及び丁全員対象）
(ｹ)第１４条（海外販売）
１日本市場を重んじて日本以外の他国で本商品（チューブ状ヒモ本体を備えたヒモ）する場合甲，乙，丙及び丁の合意の元進める事ができる。    その場合日本での市場売価の８０％以上とする。
２靴に装着する本商品をＯＥＭ供給する場合の窓口は全て甲を窓口とする。
(ｺ)第１６条（協議）
本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項に関する疑義については，甲，乙，丙及び丁協議の上，別途定める。
(5)被告各商品の販売
被控訴人は，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社（同年１１月末頃までは株式会社スリーランナー，同年１２月頃からは株式会社モリト）に被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売している。
(6)技術的範囲の属否
被告各商品は本件発明１－１の技術的範囲に属する（当事者間に争いがない。）。


(7)債権譲渡
控訴人ら３者は，平成２９年５月１０日，Ｂ及びＡが控訴人に対し，Ｂ及びＡが被控訴人に対して有する本件特許権に基づく損害賠償請求権など，本件特許権に関連してＢ及びＡが被控訴人に対して有する金銭債権の一切を譲渡する旨合意した（甲６３）。
Ｂ及びＡは，平成２９年７月３日，被控訴人に対し，上記債権譲渡を通知した（甲６４の１～３）。
３争点
(1)特許権侵害の不法行為の成否について
ア本件固定的役割分担合意の有無
イ本件固定的役割分担合意の解除の成否
ウ権利の譲渡等制限違反の成否
エ新特許等を取得しない義務の内容
オ新特許等を取得しない義務違反の成否
カ特許出願に関する手続を誠実に行う義務違反の成否
キ錯誤無効の成否
ク詐欺取消の成否
ケ特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無
コ「別段の定」の解除の成否
サ「別段の定」違反の主張の可否
シ通常実施権の有無
ス過失の有無
セ無効の抗弁の成否
ソ控訴人は特許権を有しない旨の主張の成否
(2)香港での特許出願手続に係る債務不履行の成否について(3)説明義務違反の不法行為の成否（説明義務違反の有無）について
(4)損害の有無及び額
(5)特許権持分移転登録手続請求の可否
(6)差止請求の可否
(7)確認の利益の有無
(8)反訴請求の可否
４争点に対する当事者の主張
(1)争点(1)ア（本件固定的役割分担合意の有無）について
ア控訴人の主張
(ｱ)平成２４年１１月２２日，本件４者間で，以下のとおり，本件固定的役割分担合意が成立した。
被控訴人代表者は，本件特許発明の発明者ではないから，①平成２４年３月２４日の被控訴人代表者から控訴人への「２者連名で申請しませんか？」とのメール（甲３６の１）は，控訴人ら３者から特許を受ける権利の持分を譲り受けることの申込みであり，②同年５月５日の控訴人から被控訴人代表者への「特許を連盟で申請することは問題ないのですが，最終的には御社からの発注がなければ意味がありません」とのメール（甲３７の２）は，特許を受ける権利の持分の譲渡に当たり，被控訴人から控訴人ら３者への発注が確実にされることを条件として提示したものである。そして，③同年８月１１日の控訴人から被控訴人代表者への「おおよそのフォーキャストをいただけませんでしょうか？それに基づいて機械の数の調整をいたします。」とのメール（甲４３の１）に対し，④同月２０日の被控訴人代表者から控訴人への「ＯＲＤＥＲＦＯＲＥＣＡＳＴ」とのメール（甲４４の１）で返信したことにより，本件４者が本件販売形態における役割分担を担うことが合意された。さらに，⑤同年１１月２２日の控訴人から被控訴人代表者への「独断で使用したと判明した場合のペナルティが必要になると思います。例えば特許権剥奪など。」とのメール（甲４６の１）に対し，⑥同日の被控訴人代表者から控訴人への「同感です」とのメール（甲４６の２）で返信したことにより，上記役割分担を固定的なものとし，これに反する行動を取ったときは本件特許権が剥奪されることについて，明確に合意された。その後，平成２５年４月１５日付けで，本件共同出願契約が締結された。
(ｲ)後記(ｳ)のとおり，被控訴人代表者は，本件特許発明の発明者ではない。控訴人らが被控訴人に対して本件特許発明につき特許を受ける権利の各一部を無償で譲渡したのは，本件特許発明の実施品につき本件販売形態において本件４者が対等に利益を得ることが定められていたことを反映したものである。Ｂ及びＡも，一定の利益を得られるという確実な期待がなければ，本件特許発明につき特許を受ける権利の一部を被控訴人に譲渡し，かつ，大きな金額（Ｂは８０万米ドルという大きな投資を行っている。甲１７の１・２）を本件特許発明の実施品に投資することはあり得ない。これを踏まえて作成された確認書（甲７の１・２）は，客観的な事実と整合し，信用できる。
本件共同出願契約締結後から平成２８年３月までの間，数年間にわたり，本件販売形態が続いていたことも，本件固定的役割分担合意が存在していたことの証左である。
本件共同出願契約に係る契約書（以下，「本件共同出願契約書」という。）の甲５契約書１３条は，当事者が他の当事者に「事前に相談・承諾無し」に，「本件各権利（本件特許権）に関連する特許を新たに取得したり，それに関わる製品（を）販売したり」することを禁止するにとどまらず，そのような行為を行ったときには「本件各権利を剥奪できる」という，極めて強い効果を規定することにより，新たな技術の進歩・発展について関係者が歩調を合わせ，将来にわたって固定的な取引関係を維持することを合意している。現行の製品については独占的な取引関係を合意するが，将来の製品についてはそのような拘束をかけないということは，一般に行われることであるが，上記１３条は，将来においても固定的な取引関係を維持することを合意しているのであるから，現行商品である本件特許発明の実施品についても，固定的な取引関係を維持すること，すなわち，本件固定的役割分担合意を規定するものと解される。同条は，本件４者を区別することなく一律に生産・販売を禁止しているが，本件固定的役割分担合意は，同条冒頭の「事前に相談・承諾」に該当するから，矛盾はない。
平成２７年９月頃，控訴人が被控訴人に送付した「総代理店契約」の案文（甲５１，５条３項，６条）も，同年１０月１５日，被控訴人が控訴人に送付した契約書の対案（甲５２，５３，１１条）も，本件固定的役割分担合意が存在することを前提としている。
控訴人が，「ＣＯＯＫＫＮＯＴ」という商品名で，「結ばない靴紐」の販売を開始したのは確かであるが，これは，本件固定的役割分担合意の存在と矛盾するものではない。被控訴人が，本件固定的役割分担合意に反し，控訴人ら３者に無断で「結ばない靴紐」を日本で製造・販売することにより，本件特許権の持分を剥奪され，本件固定的役割分担合意の実行は当面不可能となったのであるから，控訴人が日本において本件特許発明の実施品を自ら販売することが許されるのは当然である。


(ｳ)本件特許発明の発明者は，本件特許発明における特徴的部分である「内側の中心ひもが非弾性（非伸縮性）材料，外側が弾性（伸縮性）材料という構造」を発案し，その完成に創作的に寄与した者であるか否かによって認定すべきところ，上記構造を発案し，その完成に創作的に寄与した者は控訴人ら３者であり，被控訴人代表者は，上記完成に何ら創作的に寄与していないから，本件特許発明の発明者ではない。被控訴人指摘のメール（甲２９の１，甲３０，甲３２の１，甲３５，甲３６の１，乙４５）によっても，被控訴人代表者が本件特許発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことは認められない。
本件特許の出願代理人である特許事務所の担当者（Ｅ弁護士）の供述（乙４６，証人Ｅ）は，具体的にいかにして被控訴人代表者が本件特許発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したかという点についての供述はほとんどない。また，特許公報（甲２，４）の発明者欄の記載は，同欄に記載された者が発明者であることを事実上推定するものにすぎず，被控訴人代表者については，その推定は十分に覆滅させられている。
被控訴人は，本件共同出願契約書（甲６，乙５１）１条で被控訴人代表者が発明者であることが確認されているところ，他の条項と同様に法的拘束力が認められるべきであると主張するが，控訴審における尋問後に主張されたものであるから，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。なお，発明者性は，事実の問題として，本件共同出願契約書第１条にかかわらず，認定されるべきであり，被控訴人代表者が発明者でないことは，上記のとおりである。
イ被控訴人の主張
(ｱ)本件４者間で，本件販売形態を数ある商流のうちの一つとする旨の合意はあったが，本件販売形態で定められた各自の担当以外の役割を自ら行わないという合意はなかった。また，被控訴人代表者は，本件特許発明の発明者であり，被控訴人が，控訴人ら３者から本件特許発明につき特許を受ける権利の各一部の無償譲渡を受けた事実はないし，本件販売形態を唯一の商流とする合意に違反したときに共同出願人たる地位が剥奪される旨の合意もなかった。(ｲ)本件固定的役割分担合意が記載された書証はない。控訴人は，本件共同出願契約の締結前に，本件販売形態以外の商流において製造販売した場合の違約罰を契約書中に加筆したい旨申し出ているのであるから（甲４６の１），本件固定的役割分担合意があったのであれば，その合意を本件共同出願契約書に記載するか，別の書面により合意するのが自然であるが，そのような記載や書面はない。また，本件固定的役割分担合意は，被控訴人にとって，控訴人ら３者の言い分に従わなければ実施品を確保できない事態に陥るという事業活動を大幅に制約するものであるから，そのような制約を回避できる条件を付し，これを書面に残すことなく合意することはあり得ない。
控訴人は，平成２９年６月頃から，実施品を「ＣＯＯＬＫＮＯＴ」という商品名で販売しているが（乙４７～５０），このような本件固定的役割分担合意と矛盾する控訴人の行動からも，そのような合意が存在しないことが示されている。本件共同出願契約書１３条は，本件固定的役割分担合意を規定したものではない。同契約書７条には，本件発明の実施は，協議により本件共同出願契約とは別途定める旨の規定があるから，本件共同出願契約には，製造，販売等についての何らかの役割分担に関する合意は含まれないことが明らかである。また，同契約書８条からは，被控訴人だけでなく，控訴人ら３者のいずれも製造・販売することが可能であることが理解できるから，これもまた，本件共同出願契約には，製造，販売等についての何らかの役割分担に関する合意が含まれないことを裏付けている。さらに，本件共同出願契約書１３条は，本件４者を区別することなく一律に生産・販売を禁止しており，被控訴人が日本に輸入して販売し，Ｂが靴紐を生産することを含む本件固定的役割分担合意と矛盾している。加えて，本件特許権が存在すること及び本件固定的役割分担合意によると，被控訴人は控訴人以外の第三者から靴紐を購入することができず，靴紐の供給量や供給価格については全て独占的製造権者でありＢ又はその流通過程にいるＡ及び控訴人の言い分に従うことになるから，少なくとも合意期間中の靴紐の販売単価又はその決定方法が契約の要素となるべきであるが，本件共同出願契約には，靴紐の購入単価又はその決定方法についての条項はないし，被控訴人が控訴人から靴紐を購入しなければならないことを規定する条項すら存在しない。
(ｳ)本件特許権の特許公報の発明者欄には，被控訴人代表者が控訴人ら３者とともに記載されており（甲２，４），控訴人は，出願前にこれを訂正する機会があったにもかかわらず異議を述べずにこれを承認したし（甲３８の１），原審において被控訴人代表者が発明者であったことを争っていなかった。また，本件共同出願契約書（甲６，乙５１）の第１条でも，被控訴人代表者が発明者であることが確認されているから，他の条項と同様に法的拘束力が認められるべきである。結ばない靴紐の開発経緯においては，一貫して，被控訴人代表者が自ら開発主体として特許回避やその対策を検討したり，被控訴人代表者の指示の下，控訴人が試作を行う関係にあり（甲２９の１，甲３０，甲３２の１，甲３６の１，乙４５），発明者たるべき着想をしていた蓋然性が高いのは，受託者である控訴人ではなく，委託者である被控訴人代表者である。現に，被控訴人代表者は，本件特許の出願前に，本件特許発明の本質（作用効果）を具体的に理解していた（甲３５）。本件特許の出願代理人である特許事務所の担当者（Ｅ弁護士）も被控訴人代表者が発明者であると認識していた（甲３６の１，乙４６）。(2)争点(1)イ（本件固定的役割分担合意の解除の成否）について
ア被控訴人の主張


(ｱ)仮に本件固定的役割分担合意が存在したとしても，被控訴人が実施品の製造を自社において行うに至ったのは，控訴人による不当な値上げがされたこと，従来より実施品の品質不良が多く見られたこと等に基づくものであり，被控訴人は，控訴人らに対し，不当な値上げ要求を受け入れることはできず，被控訴人自身において実施品を製造する旨を通告しているから，この通告時点又はこの通告から相当期間経過後において，本件固定的役割分担合意は解除された。(ｲ)控訴人は，平成２７年１月２３日付けメール（乙７８）に添付したエクセルファイルにおいて，「希望としましては１月３０日までに決定していただけますようお願いいたします。それ以前にご回答頂けない場合は２番目の各個人で販売していくことになります。」と記載したが，平成２７年１月３０日までに控訴人提案の四つの選択肢のいずれを選択するかについて，本件４者間で合意は成立しなかった。したがって，本件固定的役割分担合意は，平成２７年１月３０日に解除された。
(ｳ)控訴人は，平成２７年９月７日付けメール（甲５７の４）において，「現状は複雑ではなく，４者が団結して特許の優位性を損なうことなく世界に向けて販売していくか，もしくは４者で独立採算型，製造販売をして価格，販売力で競争するかの２つの選択肢だけではないでしょうか？皆さんが後者を選択される場合は大変遺憾ですが私に異論はございません。」と記載して，被控訴人の日本への生産移管について同意し，本件固定的役割分担合意を解除することに合意した。(ｴ)控訴人は，平成２７年１０月１５日付けメール（乙８９）において，「これでは商売の旨味はかなり減りますが，御社が利益厳しく日本で安く生産，販売されるというのであればこれは仕方がありません。」と記載して，被控訴人による日本での生産に最終的に同意し，本件固定的役割分担合意を解除することに合意した。
イ控訴人の主張
(ｱ)控訴人ら３者が一定の値上げ又は最低発注数量の確約を求めて被控訴人と交渉を行ったのは，被控訴人代表者が無謀な見通しを根拠として，控訴人ら３者に対し本件特許発明の実施品の生産量を月５万本からその１０倍である月５０万本にまで増産するように求め，控訴人の反対により月３０万本までの増産にとどめることになったにもかかわらず，被控訴人による発注量は月３０万本を大きく下回るものにしかならなかったという経緯によるものであり，被控訴人代表者の無謀な見通しの結果に対応するためにやむを得ずにされた控訴人ら三者による正当な要望を理由として，被控訴人から本件固定的役割分担合意を解除することはできない。急激かつ大幅な値上げがあったときは本件固定的役割分担合意を解除できる旨の条項は，本件共同出願契約書には規定されていないし，本件共同出願契約の交渉過程においてもそのような議論がされたことはない。
(ｲ)被控訴人が主張する平成２７年１月２３日付けメール（乙７８）に添付したエクセルファイルは，日本国外の販売に関する資料であるから，本件固定的役割分担合意とは無関係である。控訴人は，被控訴人の日本生産に同意したことはないから，解除はされていない。なお，被控訴人の指摘部分は，Ｂ及びＡによって作成された要望書を控訴人が日本語訳したものにすぎず，控訴人の意思を表明したものでもない。
(ｳ)被控訴人が主張する平成２７年９月７日付けメール（甲５７の４）には，「御社訪問時に詳しく社長のお考えをお聞かせください。それを元に私も決断させていただきます所存です。」と記載されているとおり，控訴人は協議の上で最終的な結論を出すつもりであったのであるから，本件固定的役割分担合意が合意解除された事実はない。
(ｴ)被控訴人が主張する平成２７年１０月１５日付けメール（乙８９）の記載は，いずれも本件４者の合意によって最終的に分担協業関係を解体してそれぞれが独自に事業を行っていくことが確定した場合の見通しを述べたにすぎず，本件固定的役割分担合意の解除に合意したものではない。
(3)争点(1)ウ（権利の譲渡等制限違反の成否）について
ア控訴人の主張
本件４者は，他の当事者の同意を得なければ，第三者に本件特許発明の実施を許諾できない旨を合意した（共同出願契約書〔甲５〕８条）。それにもかかわらず，被控訴人は，本件製造会社に被告各商品の製造をさせており，これは，本件特許発明の実施許諾に当たるから，被控訴人は，上記合意に違反した。
イ被控訴人の主張
本件製造会社は，被控訴人の指揮監督下において実施品を製造した上で，製造した実施品の全量を被控訴人に納入しており，製造に係る対価（工賃）を被控訴人から受けている（乙４２，４３）。
このように，被控訴人は，本件製造会社に対し，被控訴人の一機関として実施品の製造をさせているにすぎず，被控訴人は，本件製造会社に対し，本件発明１－１の実施許諾を行っていない。
(4)争点(1)エ（新特許等を取得しない義務の内容）について
ア控訴人の主張
(ｱ)本件４者は，事前の相談・承諾なしに，本件特許権に関連する特許を新たに取得したり，それに関わる製品を販売したりした場合，本件特許権を剥奪できる旨合意した（共同出願契約書〔甲５〕１３条）。
その趣旨が，本件固定的役割分担合意を踏まえ，契約各当事者による身勝手な利益追及を禁じる点にあることからすると，特許の取得を目指して出願を行った時点で，上記合意違反を構成する。
(ｲ)本件共同出願契約は，Ａ及びＢから全権委任を受けていた控訴人と，被控訴人との間で，日本語版をもって交渉が行われ，甲５契約書の内容が固まった後に，被控訴人側において甲６契約書が作成されたものであるから，優先されるのは甲５契約書である。
甲６契約書１３条によると，取得が禁止されているのは本件特許発明と同一の発明にかかる特許権であることになるが，既に本件特許として特許が成立している発明と同一の発明について特許権の取得を禁止することに全く意味はなく，不合理極まりない規定となってしまう。
(ｳ)仮に甲６契約書を前提とすると，１３条は，事前に本件４者全員の協議・許可なしに，①「本件の各権力（本件特許権）を新たに取得」することと，②「生産・販売行為を行」うことが禁止されていることになる。(ｴ)被控訴人は，控訴人の主張によると，本件共同出願契約１３条は，不公正な取引方法に該当し，独占禁止法に違反するものとして，公序良俗に反し無効となってしまうから，適切でないと主張するが，控訴審における尋問後に主張されたものであるから，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。本件共同出願契約１３条は，被控訴人のみならず控訴人ら３者をも制約する双方向のものであり，むしろ本件特許発明を自ら創作する技術・能力を有する控訴人ら３者にとっても不利なものとなっているから，不公正な取引方法には該当しない。


(ｵ)被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，同契約書１４条違反の効果を定めたものと理解できるなどと主張するが，何らの合理的根拠を伴わない解釈である。
イ被控訴人の主張
(ｱ)本件共同出願契約は，本件４者が署名した中国語による共同出願契約書（甲６契約書）により成立したものであり，本件４者の署名がない日本語による共同出願契約書（甲５契約書）は，本件４者の合意内容を示すものではない。(ｲ)甲６契約書１３条により，取得が禁止されているのは，本件特許発明と同一の発明に係る特許権であり，本件特許発明の改良，関連等の特許権は対象となっていない。
仮に，甲６契約書１３条の「本件各権利（本件特許権）を新たに取得」との文言を字義通りに解釈しないとしても，上記文言に加え，その違反の効果が特許権剥奪という極めて大きなものであることを勘案すると，その解釈は，共有特許権者のビジネスを不可能にする程度に，後続発明と本件特許発明が類似しており，本件各権利（本件特許権）と実質的に同一と言い得る場合に限定して解釈されるべきである。
(ｳ)控訴人主張のように，控訴人ら３者の本件特許権の持分の一部を被控訴人に譲渡し，本件特許権に関連する特許を新たに取得した場合には，本件特許権を剥奪できるという合意であるとすると，全体として，控訴人が被控訴人に対し，関連特許を取得しないとの解除条件付きで本件特許発明に関し日本国内でのライセンスを与えたケースと同視することができるが，公正取引委員会の公表する「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（乙７６）によると，ライセンサーがライセンシーに対し，ライセンシーが開発した改良技術について，ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者にその権利を帰属させる義務を負わせ，又は独占的にライセンスさせる義務を負わせることは，ライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり，原則として不公正な取引方法（一般指定１２項）に該当するものとされている。このように，控訴人主張では，本件共同出願契約１３条は，不公正な取引方法に該当し，独占禁止法に違反するものとして，公序良俗に反し無効となってしまうから，契約は無効とならないように解釈すべきであることからしても適切でない。
(ｴ)本件共同出願契約書１３条の前段と後段を分離して読むと，何についての生産・販売行為が規定されているのか不明であるし，本件４者のうち一人でも協議・許可に応じない者が存在すると，それだけで本件４者が全て生産・販売することができないことになるから，同条後段は，前段と合わせて読むべきである。そして，同条前段は，本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新たに取得することを禁止しているから，同条後段は，実質的同一の範囲内で新たに取得された特許権について，その実施品の生産・販売を禁止しているものと理解できるのであり，既に取得されている本件特許権の実施品を販売することは同条後段に違反しない。
(ｵ)本件共同出願契約は，本件発明を日本だけでなく海外でも出願することを前提にしているところ，本件共同出願契約書１２条は，本件発明について，外国出願を行うことを規定しており，同契約書１４条１項は，海外で結ばない靴紐を販売する場合の条件について規定しているから，同契約書１３条も，海外の特許について規定したものと理解できる。そして，同条前段は，本件共同出願契約が締結された時点で未だ海外特許が出願されていない国において，本件４者のいずれかが単独で特許を出願し，取得することを禁じたものと理解できるから，同条後段についても，同様に，日本以外の国での販売行為を定めた同契約書１４条に違反した場合の効果を規定した条項であると理解できる。同契約書１３条後段を日本での生産・販売行為について規定したものであるとすると，本件共同出願契約締結当時，被控訴人は既に日本において販売していたのであるから，販売中の靴紐について日本での販売中止を前提に本件共同出願契約を締結したこととなり，著しく不合理である。
(5)争点(1)オ（新特許等を取得しない義務違反の成否）について
ア控訴人の主張
(ｱ)被控訴人は，特願２０１６－２８５６１号を出願しており（甲５６。以下，「別件特許出願①」という。），これは，発明の名称を「こぶ部を有する紐」とし，主に「弾性変形可能なこぶ部」を「間隔を置いて複数個備える紐」を内容とするものであるから，本件特許権のいずれにも関連する特許に該当する（甲８８）。
また，被控訴人は，「キャタピーアスリート」を販売している（甲８９）。これは，別件特許出願①の実施品であるから，「本件各権利（本件特許権）に関連する特許を・・・，それに関わる製品販売したりした場合」に該当する。(ｲ)被控訴人は，特願２０１７－１０２３４号を出願し，平成２９年６月１６日付けで特許第６１５７７６６号として設定登録を受けた（甲６７。以下，「別件特許②」といい，この特許に係る発明を「別件特許②発明」という。）。別件特許②発明は，「結ばない靴紐」の使用時の課題を解決することを目的として発明されたものであり，その課題解決をその効果とするものであるから，発明の用途，目的及び効果において，本件特許権と密接に関連している。また，被控訴人は，「キャタピーアスリート」の付属品として「キャタピーフック」を販売している（甲８９）。これは，別件特許②発明の実施品であるから，「本件各権利（本件特許権）に関連する特許を・・・，それに関わる製品販売したりした場合」に該当する。


(ｳ)ａ被控訴人は，控訴人ら３者の承諾を得ずに，日本において本件特許権の実施品を製造販売している。これは，甲６契約書１３条に違反する。ｂ被控訴人は，控訴人が，現在，日本において，被控訴人との協議・許可なしに，ＣＯＯＬＫＮＯＴという商品名又はブランド名により本件特許権の実施品を販売しているから，この控訴人の販売及び被控訴人の製造販売のいずれも，本件共同出願契約書１３条には違反しないとするのが，契約当事者の合理的意思であると主張するが，被控訴人が本件共同出願契約書１３条に違反して，本件特許権の持分を剥奪されたことにより，本件販売形態による本件特許発明の実施品の販売は当面不可能となったのであるから，控訴人が本件特許発明の実施品を自ら販売することが許されるのは当然であり，被控訴人の主張は理由がない。ｃ被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段の内容は，同１６条の協議を経なければ空文であり，これを法的請求の根拠とすることはできないなどと主張するが，同１７条が「本契約に関する紛争」が生じた場合に備えて準拠法及び管轄合意について定めていることに照らしても，同１６条は，適切な手続によって争いを解決するために努力するという程度のものにすぎず，本件共同出願契約に関する紛争の裁判手続による解決を排除するもの，換言すると，当事者が相互に訴権を放棄したものと解釈することはできない。
ｄ被控訴人は，控訴人が，購入数量保証要求や法外な値上げ要求，不良品の混入等の行為によって，被控訴人をして独自生産に切り替えざるを得ない事情を作出したなどと主張するが，控訴人が価格の改定を求めたのは，被控訴人による増産要求と控訴人ら３者における設備の増強，その後の発注量の下落に起因するものである（甲１７の１・２，甲１８，１９，５０，８５，８６）。また，商品に不良品が混じっていたことがあったとしても，特に過大なものではなく，控訴人ら３者に無断で独自生産を行ってよい理由にはならない。(ｴ)被控訴人は，キャタピーアスリート及びキャタピーフックの販売が本件共同出願契約書１３条に該当する旨の主張は，時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであると主張するが，控訴人は，平成３０年５月に被控訴人によるキャタピーアスリート及びキャタピーフックの販売を覚知した後，速やかに上記主張を行っており，訴訟の進行を遅延させるものではないから，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。
イ被控訴人の主張
(ｱ)別件特許出願①は，位置によってこぶの径を変更したことに技術的特徴のある結ばない靴ひもに係る発明であり，実施品の外観すら全く異なっているから，本件特許発明とは同一の発明ではないし，実質的に同一の発明ということもできない。このように，別件特許出願①は，コアを非伸縮性とし，外側をゴム製とするという控訴人主張に係る本件特許発明の技術的特徴とは無関係の構成要件からなる発明であるから，本件特許発明と関連があるということもできない。さらに，別件特許出願①は，設定登録される前に取下処分となっているから（甲８４），被控訴人は別件特許出願①に係る特許を取得していない。したがって，別件特許出願①は，新特許等を取得しない義務に違反しない。(ｲ)別件特許②発明は，結ばない靴紐の先端固定具に係る発明であり，結ばない靴紐ですらないのであるから，本件特許発明とは同一の発明ではないし，実質的に同一の発明でないことは明らかである。このように，別件特許②発明は，コアを非伸縮性とし，外側をゴム製とするという控訴人主張に係る本件特許発明の技術的特徴とは無関係の構成要件からなる発明であるから，本件特許発明と関連があるということもできない。
したがって，別件特許②の設定登録を受けたことは，新特許等を取得しない義務に違反しない。
(ｳ)ａ控訴人は，現在，日本において，被控訴人との協議・許可なしに，ＣＯＯＬＫＮＯＴという商品名又はブランド名により本件特許権の実施品を販売しているから，この控訴人の販売及び被控訴人の製造販売のいずれも，本件共同出願契約書１３条には違反しないとするのが，契約当事者の合理的意思である。ｂ本件共同出願契約書１３条が，これに違反した者のうち一当事者のみの本件特許権の持分を剥奪するという前提を含むとすると，被控訴人の製造販売は，控訴人との間で十分な協議を行ったことや控訴人による不当な値上げ，品質不良に起因すること等の利益衡量から，本件特許権の持分を剥奪されるのは控訴人であり，被控訴人ではない。
ｃ本件共同出願契約１３条の「事前の協議・許可なく」は，「事前の協議又は許可なく」と解釈すべきである。なぜなら，そうでなければ，同条の「生産・販売行為を行った場合」を「生産及び販売行為を行った場合」と不合理な解釈をすることになってしまうからである。しかるところ，被控訴人は，控訴人とは価格交渉を通じて十分な協議を経た。
ｄ本件共同出願契約書１３条の「事前の協議・許可なく」を「事前の協議及び許可なく」と解釈すると，同条の「生産・販売行為を行った場合」も「生産及び販売行為を行った場合」と解釈すべきところ，被控訴人は，本件製造会社に製造を委託しており，「生産」を行っていない。
ｅ本件共同出願契約書１６条は，「本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項に関する疑義は，甲，乙，丙及び丁が協議した後，別途に定める」と規定するところ，同契約書１３条後段の解釈について控訴人と被控訴人との間で「疑義」が生じているのであるから，同契約書１３条後段の内容は，同契約書１６条の協議を経なければ空文であり，これを法的請求の根拠とすることはできない。ｆ控訴人は，購入数量保証要求や法外な値上げ要求（乙１５，２１，乙２２の１・２，乙２３の１・２，乙６０，被控訴人代表者），不良品の混入（乙１５，３２，６０等）等の行為によって，被控訴人をして独自生産に切り替えざるを得ない事情を作出したのであり，被控訴人の債務不履行は，控訴人の行為によって誘導されたものである。このような状況において，控訴人が被控訴人の債務不履行や，その効果である権利剥奪効を主張することは，信義則に反し，許されない。被告各商品は，被控訴人によって日本市場に導入され，被控訴人はこれを業として多くの顧客に販売している。このような現在も継続している事業が上記のような紛争の相手方の信義則違反絡みの行為によって差し止められ，又は損害賠償責任を被るという結論は，当事者間の利益衡量にも反する上，法的な正当性なく，顧客や市場（公益）をも害する結果となる。
また，控訴人の上記誘導行為は，被控訴人の債務不履行を許容する意思表示であったということができる。


なお，控訴人ら３者は，被控訴人の指示によることなく，日本以外の各国販売をも念頭に置いて自らの経営判断として設備の増強に踏み切ったものである。ｇ控訴人は，前記(2)ア(ｳ)のとおり，平成２７年９月７日付けメール（甲５７の４）において，被控訴人の日本への生産移管について同意した。(ｴ)控訴人は，平成３０年７月２５日付け控訴人第１２準備書面兼訴えの変更申立書において，キャタピーアスリート及びキャタピーフックの販売は，「本件各権利（本件特許権）に関連する特許を・・・，それに関わる製品販売したりした場合」に該当すると主張するに至ったが，キャタピーアスリートは平成２９年１０月，キャタピーフックは同年２月から被控訴人において販売していた製品であり，控訴人はこのことを十分に了解していたものであるから，上記主張は故意又は重大な過失により時機に後れて提出したものであり，次回期日に侵害論の心証開示を控えた段階での提出は訴訟の完結を遅延させることも明らかであるから，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。また，キャタピーアスリートは，別件特許出願①の実施品と，キャタピーフックは，別件特許②発明の実施品と主張されているから，前記(ｱ)，(ｲ)と同様に，本件共同出願契約書１３条後段に該当しない。
さらに，前記(4)イ(ｵ)のとおり，本件共同出願契約書１３条後段は，海外において同契約書１４条に違反して生産・販売した場合の効果を定めたものであるから，キャタピーアスリート及びキャタピーフックの日本での販売は同契約書１４条に違反せず，同契約書１３条後段に該当しない。
(6)争点(1)カ（特許出願に関する手続を誠実に行う義務違反の成否）について
ア控訴人の主張
(ｱ)本件４者は，被控訴人が本件４者の代表者として香港での本件特許発明の特許出願手続を誠実に行う旨を合意した（共同出願契約書〔甲５〕４条，１２条）。本件特許発明の発明者は，控訴人ら３者であり，被控訴人代表者は発明者ではないから，上記合意は，本件固定的役割分担合意を前提とするものであり，本件固定的役割分担合意に含まれる。
被控訴人は，Ｄ国際特許事務所（以下，「本件特許事務所」という。）から甲１５書面を受領したにもかかわらず，控訴人ら３者に対し，香港での特許出願の要否を問い合わせ，その結果を本件特許事務所に対し指示することを怠った。その結果，香港での特許取得が不可能となった。
これは，本件固定的役割分担合意の違反に当たる。
(ｲ)香港は，一国二制度のもと，香港特別行政区政府による高度な自治が保証されているものの，あくまで中華人民共和国の一部である。そして，中華人民共和国はＰＣＴ条約加盟国であり，香港への特許出願においては，ＰＣＴ条約による国際出願を中国に国内移行させ，さらに香港特許庁に対し記録請求手続を行うというルートが認められている。このように，香港においても，「ＰＣＴ条約に基づく国際出願」は可能であるから，本件共同出願契約書１２条は，香港における特許出願を行うことも，本件４者の合意として規定している。香港は，控訴人の営業拠点であり，香港を本件特許発明に関する出願対象国から外すことは考えられないし，香港を外すという議論が本件４者間でされたこともない。
本件特許の出願を担当した本件特許事務所は，被控訴人に対し，甲１５書面で，香港への権利化手続を希望するか否かの問合せを行っているし，本件特許事務所が発行した見積書（甲８７）において被控訴人のみが名宛人とされていることからも，本件４者の間では，香港における特許出願に係る手続は，全て被控訴人が窓口となって手続を行うこととされていた。
(ｳ)被控訴人は，本件特許発明につき，香港において，本件特許１と本件特許２の双方をカバーする特許出願が進行している（乙４４の１・２）と主張するが，上記特許出願である「芯なし」（チューブ状ひも本体の内部に中心ひもを備えていない紐をいう。以下同じ。）の特許出願は，「芯あり」（チューブ状ひも本体の内部に中心ひもを備えた紐をいう。以下同じ。）の特許出願から分割されたものであるから，「芯なし」である上記特許出願のみが登録された場合に，これに「芯あり」を含むと解釈されるとは考えにくい。
また，中国で登録された「芯あり」特許（甲７２，７３）に比べ，「芯なし」である上記特許出願（甲７４の１）の権利範囲は，「伸縮性素材は，ゴム状素材と非伸縮性の通常素材との編み込みによって構成され」という限定があるなど，明らかに狭いから，「芯なし」である上記特許出願により，香港での登録に失敗した「芯あり」特許の全体がカバーされるものではない。
イ被控訴人の主張
(ｱ)前記のとおり，本件固定的役割分担合意が存在しないから，被控訴人が本件特許発明に関する手続を誠実に行うことが本件固定的役割分担合意に含まれることはあり得ない。
(ｲ)被控訴人は，本件共同出願契約書により，香港での特許出願手続を４者の代表者として誠実に行う義務を負っていない。本件共同出願契約書１２条の「ＰＣＴ条約に基づく国際出願」とは，文字通り，ＰＣＴ条約に基づく国際出願を指すものであり，その出願によってみなし全指定となった国についての取下げや，取下げを行わなかった国についての国内移行手続，更には中国についての国内移行手続後に行われ得る香港における記録請求手続は含まない。同条２項には，ＰＣＴ条約に基づく国際出願の指定国については，協議により定めることが規定されており，本件共同出願契約書から，香港に出願する義務を導くことはできない。(ｳ)被控訴人は，甲１５書面を本件特許事務所から受け取っていない。(ｴ)本件特許発明につき，香港において，本件特許１と本件特許２の双方をカバーする特許出願が進行している（乙４４の１・２）。
(7)争点(1)キ（錯誤無効の成否）について
ア控訴人の主張
本件固定的役割分担合意は，本件共同出願契約を締結する上で重要な前提であり，そのことは，控訴人から被控訴人に対し明示されていたし，被控訴人にとって自明であった。仮に本件固定的役割分担合意が認められないのであれば，控訴人ら３者は，控訴人ら３者から被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利を譲渡するという取引の要素について誤信していた。
したがって，控訴人ら３者から被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡は，錯誤により無効である。
イ被控訴人の主張


控訴人は，本件４者間において，本件販売形態を唯一の商流とすることの合意をしようと試みていたが（甲４６の１），それがかなわずに本件共同出願契約が締結されたのであって（甲６，乙５２），控訴人は，上記合意が成立しなかったことを十分に認識していたから，控訴人に錯誤は生じていない。また，前記(1)イ(ｳ)のとおり，被控訴人代表者は，本件特許発明の発明者であるから，控訴人の主張は前提において失当である。
本件固定的役割分担合意が取引の要素であることも立証されていない。
(8)争点(1)ク（詐欺取消の成否）について
ア控訴人の主張
控訴人ら３者は，被控訴人代表者の言動により，本件固定的役割分担合意の存在を誤信したから，控訴人ら３者から被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡は，詐欺によるものである。
控訴人は，自ら並びにＡ及びＢを代理して，平成２９年６月１日付け控訴理由書兼訴えの変更申立書により，この詐欺を理由として，被控訴人に対する本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡を取り消すとの意思表示をした。
イ被控訴人の主張
控訴人は，本件４者間において，本件販売形態を唯一の商流とすることの合意をしようと試みていたが（甲４６の１），それがかなわずに本件共同出願契約が締結されたのであって（甲６，乙５２），控訴人は，上記合意が成立しなかったことを十分に認識していたから，控訴人が，被控訴人の挙動により上記合意が存在すると誤信した事実はない。
また，前記(1)イ(ｳ)のとおり，被控訴人代表者は，本件特許発明の発明者であるから，控訴人の主張は前提において失当である。
(9)争点(1)ケ（特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無）について
ア被控訴人の主張
(ｱ)被控訴人は，本件特許の登録原簿に記載された特許権者であるが（甲３），特許権の移転は，登録しなければその効力を生じない（特許法９８条１項１号）。そして，特許権の共有権者は，自由に特許発明をすることができるから（同法７３条２項），本件特許権の侵害を理由とする請求は，いずれも理由がない。(ｲ)控訴人は，本件固定的役割分担合意の内容から「４当事者間の合意に違反したときは，共同出願人たる地位が剥奪される」という部分を除いた定めが「別段の定」として合意されたと主張するが，前記のとおり，本件固定的役割分担合意を含め，製品の製造や販売の役割分担に関する何らかの合意が，本件４者間で成立していたことはないから，「別段の定」は存在しない。また，前記(1)イ(ｲ)のとおり，本件共同出願契約書７条には，本件発明の実施は，協議により別途定める旨の規定があるから，本件共同出願契約には，製造，販売等についての何らかの役割分担に関する合意は含まれないことが明らかである。したがって，同契約書１３条後段は，控訴人が主張する「別段の定」を規定したものではない。
イ控訴人の主張
(ｱ)被控訴人は，特許法９８条１項１号を根拠として，本件特許権の侵害を理由とする請求は理由がないと主張するが，控訴審における尋問後に主張されたものであるから，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
(ｲ)特許法９８条１項１号は，通常の特許権の移転について登録を効力発生要件としたものであって，本件のように，移転が解除されたことにより特許権が譲受人から譲渡人に対し復帰的に物権変動するときにまで登録を効力発生要件とすることは背理であり，その必要もない。本件においては，現時点で登録されている共有状態について，被控訴人の持分に係る部分が無効となるにすぎないのであって，同条による登録は不要である。
(ｳ)本件４者は，(a)Ｂが中華人民共和国内の工場で製造し，(b)Ａがこれを梱包し，(c)控訴人がこれを仕入れ，香港で輸出の手配をした本件発明１－１の実施品を，(d)被控訴人が控訴人から購入し，日本に輸入して販売することとし（本件販売形態），いずれの当事者も各自の担当以外の役割を行わないことを合意した。これは，共有者全員で本件発明１－１の実施を制約する旨を定めたものであり，特許法７３条２項の「別段の定」に該当する。上記合意は，本件固定的役割分担合意の一部であるが，前記(1)ア(ｲ)のとおり，本件共同出願契約書１３条は，本件固定的役割分担合意を規定するものである。
したがって，本件販売形態以外の本件発明１－１の実施は，本件特許権の共有者であっても許されない。被控訴人による日本国内での被告各商品の製造及び販売は，上記「別段の定」に反し，控訴人，Ｂ及びＡが有する本件特許権の持分を侵害する。
(10)争点(1)コ（「別段の定」の解除の成否）について
ア被控訴人の主張
(ｱ)前記(2)アと同様に，「別段の定」は解除された。(ｲ)控訴人は，Ｂと結託して，ウェブサイトを通じてクールノットを１本１．１１～１．２４ドルで販売した（乙２７，２８，３８）。この行為は，本件特許発明の実施品を海外で販売する場合，日本市場販売価格（９８０円）の８０％以上の価格に設定することを約する本件共同出願契約書１４条１項に違反し，この違反は重大であって治癒が不可能である。
そこで，被控訴人は，平成３０年１０月１５日付け準備書面（１２）をもって，控訴人の上記債務不履行に基づき，本件共同出願契約を直ちに又は相当期間の経過をもって解除するとの意思表示をした。
したがって，仮に，本件共同出願契約書１３条後段が「別段の定」に該当する場合でも，同条後段の規定により被控訴人から剥奪された特許権持分は，解除に基づき，被控訴人に復することとなる。
(ｳ)前記(ｲ)の主張は，平成３０年８月２９日の第９回口頭弁論期日における裁判所の侵害論の心証開示後に主張したものであるが，以下のとおり，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。


本件共同出願契約書１３条後段が特許法７３条２項の「別段の定」に当たるとの主張は，原審においては双方から主張も立証もされておらず，裁判所の判断もされていない。また，本件固定的役割分担合意の存否にかかわらず，被控訴人の被告各商品の日本への生産移管が本件共同出願契約書１３条後段に違反するか否かという争点は，平成３０年５月１６日の第７回口頭弁論期日における裁判所の求釈明以降に発生したものである。したがって，被控訴人の裁判を受ける権利を保証するため，被控訴人には，控訴審での裁判所の心証開示を受けて，これに反論する機会が与えられるべきである。
さらに，現状の心証開示に鑑みると，結ばない靴紐の市場を日本で開拓し，長年にわたり結ばない靴紐を日本において供給してきた被控訴人の事業が停止を余儀なくされる可能性があるが，これは，被控訴人のみならず，その顧客・最終消費者の利害に大きくかかわる結論であり，そのような判断は三審制という手続保証の枠組みでされるべきである。この趣旨からも，心証開示がされた現時点でも侵害論の継続をすべき特段の事情がある。
加えて，平成３０年８月２９日の第９回口頭弁論期日において，控訴人による訴えの変更が控訴審の侵害論の最終期日直前に提出されたものであるにもかかわらず，損害論の審理に入ることを理由に時機に後れたものとは判断されなかった。このことに鑑みると，前記(ｲ)の主張についても，同様に損害論の審理の以前に提出したものである上，既に提出した証拠も踏まえての立証活動であるから，時機に後れたものではない。
イ控訴人の主張
(ｱ)前記(2)イと同様に，前記ア(ｱ)の主張は，理由がない。(ｲ)被控訴人は，前記ア(ｲ)の主張を含む平成３０年１０月１５日付け準備書面（１１）～（１３）及び乙９２～１１２を提出した。しかし，本件訴訟は，控訴審に限っても，平成２９年４月１２日に控訴が提起されて以降，既に１年半以上の期間が経過し，双方が十分に主張・立証を尽くす機会が与えられており，平成３０年８月２９日に行われた第９回口頭弁論期日において，裁判所は，侵害論の審理を終結し，損害論の審理に移行する旨の心証を開示した。ここで，上記準備書面の審理を行えば，訴訟の完結を遅延させることが明らかである。
したがって，被控訴人の準備書面（１１）～（１３）に係る主張及び乙９２～１１２に係る立証は，いずれも時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）に当たるものとして却下すべきである。
(11)争点(1)サ（「別段の定」違反の主張の可否）
ア被控訴人の主張
前記(5)イ(ｳ)ｆと同様に，被控訴人が「別段の定」に違反することを理由に，権利剥奪を主張し，損害賠償請求することは許されない。また，控訴人は，Ｂと手を組み，被控訴人が被告各商品の生産を日本に切り替える以前から，世界中で被控訴人に断りなく結ばない靴紐を販売している。まず，Ｂは，平成２６年９月には，被控訴人に通知することなく台湾で「ＦＩＴＳＴＡＲ」のブランド名で結ばない靴紐を販売していた（乙８８）。その後，控訴人は，Ｂ及びＡとともに，龍帯国際を設立し，平成２７年８月～９月には，展示会への出展等，本格的な営業活動を開始した（乙８６～８８）。このように，控訴人は，日本市場においてのみ本件固定的役割分担合意などという前提を勝手に置いた上で，被控訴人による合意違反を身勝手に主張する一方，自ら販売を行う他国市場においては，そのような合意など全く存在しないものとして，我が物顔で靴紐を販売しており，更には本件固定的役割分担合意が存在すると自ら主張する日本市場においても，自らの行為との関係ではこの合意を反故にして，クールノット社を設立し，販売を開始している。このような状況において，控訴人が，被控訴人が「別段の定」に違反することを主張することは許されない。
イ控訴人の主張
前記(5)ア(ｳ)ｄと同様に，控訴人が不当な値上げ等により，被控訴人において結ばない靴紐の生産を日本に切り替えざるを得ない状況に追い込んだという事実はないから，被控訴人の主張は理由がない。
また，本件４者間で，被控訴人は日本と韓国での販売を，Ｂは台湾での販売を担当するとの合意が成立しており，Ｂによる台湾での販売は，被控訴人も知っていたものである。
さらに，龍帯国際は，結ばない靴紐を世界市場で販売することを目的として設立されたものであるが，被控訴人は，会社設立時には参画していたものの，被控訴人が海外販売を自分の意のままに管理したいと述べ始めて翻意し，自らの判断で龍帯国際の事業から脱退することを決定した（甲９０，乙８６）。龍帯国際による販売は，被控訴人も了承していたものである。
(12)争点(1)シ（通常実施権の有無）について
ア被控訴人の主張
被控訴人は，真実自らが権利者であると信じて事業を行ってきたものであるから，特許法７９条の２第１項の適用又は類推適用により，被控訴人には結ばない靴紐の実施について本件特許権の通常実施権が与えられる。
イ控訴人の主張
特許法７９条の２第１項が適用されるのは，「第７４条第１項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際」であるが，控訴人は，特許法７４条１項に基づく請求のみを行っているわけではない。
また，被控訴人は，何らの根拠を示すことなく類推適用されると主張するが，類推適用すべき基礎がない。
さらに，被控訴人は，本件固定的役割分担合意及び前記「別段の定」に自ら違反した結果，本件特許権を剥奪され，本件特許発明の実施が許されないにすぎないから，通常実施権による保護を求められるような立場にはない。
(13)争点(1)ス（過失の有無）について
ア控訴人の主張
(ｱ)被控訴人は，弁護士に相談して日本生産に踏み切ったから，合意違反について過失がないなどと主張するが，およそ成り立つ余地はない。(ｲ)前記(10)イ(ｲ)と同様に，後記イ(ｲ)の主張は，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
イ被控訴人の主張


(ｱ)被控訴人は，日本生産を実施するに当たり，本件共同出願契約に違反しないことについて被控訴人代理人弁護士に確認した。仮に本件固定的役割分担合意が存在したとしても，この合意は契約書の形で存在するわけではなく，その内容も裁判所の判断を経なければ理解することができないようなものであるから，弁護士に相談して日本生産に踏み切った被控訴人には，合意違反について過失はない。(ｲ)被控訴人は，平成３０年８月２９日の心証開示当日まで，本件特許の特許権者であることを信じて販売を実施してきた。本件特許の登録原簿には，被控訴人が権利者として記載されている（甲１，３）。
また，被控訴人は，被告各商品の日本への生産移管に当たり，数多くの専門家に相談したが，被控訴人が相談した弁護士，弁理士，中国弁理士は，いずれも本件共同出願契約書１３条後段の規定により特許が剥奪されるものであることを警告しなかった。
さらに，本件共同出願契約書１３条は，その前段で改良発明の取得について禁止していることから，被控訴人において，後段だけを取り出して，本件特許権が日本への生産移管によって剥奪されると予見することは不可能だったし，控訴人も，被控訴人との交渉中はもとより，本件訴訟提起後も，平成３０年５月２日付け控訴人第８準備書面に至るまで，被控訴人の行為が本件共同出願契約書１３条後段に違反することを具体的に指摘しなかった。
以上のとおり，被控訴人は，心証開示を受けるまで自らが無権利者であることについて善意無過失であったものであるから，損害賠償請求には理由がない。特許法１０３条の過失の推定は，本件のように，被控訴人が特許原簿に権利者として登録されている場合においては，適用がないというべきである。なお，前記(10)ア(ｳ)と同様に，上記主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。
(14)争点(1)セ（無効の抗弁の成否）について
ア被控訴人の主張
(ｱ)本件発明１－１は，乙１０４（特許第３４９３００２号公報）に記載された発明と同一であるか，同発明及び当業者の技術常識（乙１０５～１１０）に基づき，容易に想到できるものであるから，本件特許１の請求項１は，特許無効審判により無効にされるべきものである。
(ｲ)被控訴人は，裁判所から平成３０年８月２９日付け口頭弁論期日において，被控訴人の行為が本件共同出願契約書１３条後段に違反するとの心証開示を受けるまで，自らの事業に多大な貢献をしている本件特許１の無効を主張することは不可能であった。
また，被控訴人は，自らが共有特許権者として登録されているから，この意味でも，特許が無効とされることを前提とした特許法１０４条の３の抗弁を提出することのできない立場であった。
しかも，本件特許１の無効理由を予備的にでも主張した場合には，競合他社がその無効理由の内容を知ることとなり，特許無効審判により早晩特許が無効化されてしまうことが容易に予想された。
したがって，侵害論の心証開示を踏まえて，本件特許１の無効を主張することが許されるべきである。
イ控訴人の主張
前記(10)イ(ｲ)と同様に，前記アの主張は，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
(15)争点(1)ソ（控訴人は特許権を有しない旨の主張の成否）について
ア被控訴人の主張
控訴人は，遅くとも平成２８年１０月２３日以降，日本で本件特許権１の実施品であるクールノットの販売を開始した（乙３７）。これは，被控訴人に対して協議及び許可を求めることなく，控訴人の独断で行われたものである（乙３６）。そこで，仮に，本件共同出願契約書１３条後段が特許法７３条２項の「別段の定」を規定したものであるとすると，控訴人も，クールノットの販売により，平成２８年１０月２３日以降，本件特許権の持分が剥奪され，無権利者の状態にある。また，Ｂ及びＡは，控訴人と結託して，被控訴人の事前の協議・許可なく，クールノットを製造し，梱包して日本において販売しているものであるから，同様に，遅くとも平成２８年１０月２３日をもって無権利者となった。なお，前記(10)ア(ｳ)と同様に，上記主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。
イ控訴人の主張
前記(10)イ(ｲ)と同様に，前記アの主張は，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
(16)争点(2)（香港での特許出願手続に係る債務不履行の成否）について
ア控訴人の主張
前記(6)アのとおり，本件４者は，被控訴人が本件４者の代表者として香港での本件特許発明の特許出願手続を誠実に行う旨を合意した（共同出願契約書〔甲５〕４条，１２条）。
しかし，被控訴人は，本件特許事務所から甲１５書面を受領したにもかかわらず，控訴人ら３者に対し，香港での特許出願の要否を問い合わせ，その結果を本件特許事務所に対し指示することを怠った。その結果，香港での特許取得が不可能となった。
イ被控訴人の主張
前記(6)イ(ｲ)～(ｴ)のとおり。
(17)争点(3)（説明義務違反の不法行為の成否〔説明義務違反の有無〕）につ
いて
ア控訴人の主張
仮に本件固定的役割分担合意が認められない場合，被控訴人には，信義則上，そのような合意がないことを控訴人ら３者に説明する義務があった。それにもかかわらず，被控訴人は，控訴人ら３者の誤信を漫然と放置するばかりか，むしろその誤信を利用して，本件共同出願契約を締結させ，また，控訴人ら３者に月３０万個の生産のための巨額の追加投資をさせながら，突然，控訴人ら３者からの本件特許発明の実施品の調達を停止し，控訴人ら３者の損害を拡大させた。
イ被控訴人の主張
控訴人は，本件４者間において，本件販売形態を唯一の商流とすることの合意をしようと試みていたが（甲４６の１），それがかなわずに本件共同出願契約が締結されたのであって（甲６，乙５２），控訴人は，上記合意が成立しなかったことを十分に認識していたから，被控訴人に何らかの説明義務違反が生じることはない。
(18)争点(4)（損害の有無及び額）について
ア控訴人の主張
(ｱ)特許権侵害の不法行為に基づく損害額
ａ被控訴人の得た利益額（民法７０９条，特許法１０２条２項）被控訴人は，被告各商品を概ね市場価格１０００円程度で販売している。被控訴人は，平成２８年４月１日から同年６月１５日までの間に，被告各商品を２５万個販売した。


控訴人は，従前，被控訴人に対し，被告各商品と同等の商品を，概ね市場価格の６０％の価格で卸売りしていたから，被控訴人の利益率は４０％である。したがって，被控訴人の得た利益の額は，１億円（＝１０００円×２５万個×４０％）であり，特許法１０２条２項により，これが控訴人ら３名が受けた損害の額と推定される。
そして，控訴人は，Ａ及びＢから，両名の被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。
ｂ実施料相当額（民法７０９条，特許法１０２条３項）被控訴人は，被告各商品を概ね市場価格１０００円程度で販売している。被控訴人は，平成２８年４月１日から同年６月１５日までの間に，被告各商品を２５万個販売した。
控訴人ら３名が被告各商品の販売に対し受けるべき金銭の額は，被控訴人の背信性も考慮すると，市場価格の２０％である。
したがって，控訴人ら３名が被告各商品の販売に対し受けるべき金銭の額は，５０００万円（＝１０００円×２５万個×２０％）である。そして，控訴人は，Ａ及びＢから，両名の被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。
(ｲ)香港での特許出願手続に係る債務不履行に基づく損害額被控訴人が香港での特許出願手続に係る債務を履行して，香港で本件４者が対応特許を取得していれば，控訴人ら３者は，香港地域の市場において，その特許の存続期間満了までの間に，少なくとも１億円の利益を得られたから，上記債務不履行による損害は１億円を下らない。
そして，控訴人は，Ａ及びＢから，両名の被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。
控訴人は，上記１億円のうち５０００万円を請求する。
(ｳ)説明義務違反の不法行為に基づく損害額
被控訴人は，控訴人ら３者が本件固定的役割分担合意があるものと誤信していることを利用して，本件共同出願契約を締結させ，控訴人ら３者に月３０万個の生産のための巨額の追加投資をさせながら，突然，控訴人ら３者からの本件特許発明の実施品の調達を停止して，控訴人らの損害を拡大させた。上記説明義務違反による投資額分の損害は２億円を下らない。
そして，控訴人は，Ａ及びＢから，両名の被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けた（甲６３，甲６４の１～３）。
控訴人は，上記２億円のうち５０００万円を請求する。
(ｴ)弁護士費用相当額
控訴人は，本件訴訟の追行のために弁護士費用の出捐を余儀なくされており，被控訴人の不法行為又は債務不履行と相当因果関係のある損害は，２０００万円を下らない。
(ｵ)小括
以上のとおり，控訴人は，被控訴人に対し，①特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として１億円，②香港での特許出願手続に係る債務不履行に基づく損害賠償として５０００万円（１億円の内金請求），③説明義務違反の不法行為に基づく損害賠償として５０００万円（２億円の内金請求），④弁護士費用相当額として２０００万円の合計２億２０００万円の支払を求める。
イ被控訴人の主張
(ｱ)いずれも否認する。
(ｲ)控訴人は，少なくとも控訴理由書の提出日である平成２９年６月１日に至るまで，実施品を日本において製造・販売する等しておらず，日本における実施がされていないため，特許法１０２条２項は適用できない。(ｳ)控訴人が受けるべき金銭の額が市場価格の２０％である旨の主張は，何らの根拠も伴わず，失当である。
(19)争点(5)（特許権持分移転登録手続請求の可否）について
ア控訴人の主張
(ｱ)前記のとおり，①被控訴人は，本件固定的役割分担合意に違反したことによる効果として，本件特許権の持分が剥奪されており，②本件固定的役割分担合意に違反したことが債務不履行に該当するので，控訴人らは債務不履行を理由として本件特許発明につき特許を受ける権利の譲渡を解除しており，③被控訴人は，本件共同出願契約８条違反により本件特許権の持分が剥奪されており，④被控訴人は，本件共同出願契約１３条違反により本件特許権の持分が剥奪されており，⑤被控訴人は，特許出願に関する手続を誠実に行う義務に違反したために本件特許権の持分が剥奪されており，⑥本件特許を受ける権利の譲渡は，錯誤無効又は詐欺取消により効力を失っているために本件特許を受ける権利を取得していなかったこととなり，被控訴人は無権利者となる。
前記①～⑥の結果，被控訴人が有していた本件特許権に係る持分各４分の１は，控訴人ら３者に等しい割合で移転させるべきこととなるので，控訴人ら３者は，本件特許権に係る持分各１２分の１を取得することとなる。登録原簿上は被控訴人が本件特許権の持分権者として登録されている（甲１，３）。
控訴人は，平成３０年７月３１日，Ｂ及びＡから，両名の本件特許権に係る持分各１２分の１の移転登録手続請求権を譲り受けた（甲９１～９５）。よって，控訴人は，被控訴人に対し，本件固定的役割分担合意に基づく持分移転登録手続請求，本件固定的役割分担合意の解除に基づく原状回復としての持分移転登録手続請求，本件共同出願契約に基づく持分移転登録手続請求，特許法７４条１項に基づく持分移転登録手続請求として，本件特許権の持分各４分の１の移転登録手続を請求することができる。
(ｲ)被控訴人は，特許権持分移転登録手続請求について請求の基礎の同一性を欠くなどと主張するが，従前から控訴人が主張してきた請求原因に実質的な変更を加えるものではなく，請求の基礎の同一性に変更はなく，著しく訴訟手続を遅滞させることもない。


また，平成３０年６月１８日付け控訴人第１０準備書面兼訴えの変更申立書による特許権持分移転登録手続請求の追加は，被控訴人の同年５月１日付け準備書面（５）における主張に沿って行われたものであるし，同年７月２５日付け控訴人第１２準備書面兼訴えの変更申立書によるＢ及びＡからの請求権譲渡を理由とする特許権持分移転登録手続請求の追加は，被控訴人の同年６月２２日付け準備書面（８）における特許権持分移転登録手続請求訴訟は固有必要的共同訴訟である旨の主張を踏まえ，余計な争点を避け審理を促進するために行われたものである。(ｳ)特許権の持分移転登録手続請求訴訟は，固有必要的共同訴訟ではない。
(ｴ)被控訴人は，控訴人が，Ｂ及びＡから本件特許権に係る持分各１２分の１の移転登録手続請求権を譲り受けたとの主張について，時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであると主張するが，上記譲渡が行われたのは平成３０年７月３１日であり，それを踏まえた上記主張もほぼ同時期に行われたし，訴訟の進行を遅延させるものでもないから，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。また，被控訴人は，特許権持分移転登録手続請求権は，特許権持分から離れて独立に譲渡の対象となるものではないなどと主張するが，特許権持分の移転は登録が効力発生要件であるから（特許法９８条１項１号），特許権持分を取得しようとする者は，移転登録が完了するまでは，特許権持分移転登録手続請求権は有しているものの，特許権持分そのものは保有していない。したがって，特許権持分移転登録手続請求権を，特許権持分とは離れて独立に譲渡することができるかという問題を立てること自体が不合理かつ不必要であり，誤りである。さらに，被控訴人は，Ｂ及びＡの有する特許権持分のうち，控訴人が被控訴人から剥奪したと主張する持分１２分の１の控訴人への移転には，被控訴人の同意が必要であるなどと主張するが，移転登録が完了するまでは，Ｂ及びＡは，上記持分１２分の１を保有しているわけではないから，それらの持分が控訴人に移転することも観念できず，被控訴人の同意が必要となる余地はない。仮に，通常の特許権譲渡契約等の場合であれば，被控訴人の同意が必要であるとしても，本件固定的役割分担合意においては，役割分担の定めに違反した場合には特許権が剥奪される効果が生じることを事前に合意しているのであって，実際に剥奪が実行される段階に至って改めて同意が必要であるわけがないから，本件４者は，本件固定的役割分担合意を合意した際に，剥奪された特許権が他の３者に移転する場合においては，あらかじめ同意していたか，同意しない権利を放棄していたというべきである。加えて，被控訴人は，中間省略登録は認められないなどと主張するが，移転登録が完了するまでは，Ｂ及びＡは，上記持分１２分の１を保有しているわけではなく，同人らが特許権持分移転登録手続請求権を控訴人に譲渡し，控訴人がこの特許権持分移転登録手続請求権を行使すれば，上記持分１２分の１は，被控訴人から，Ｂ及びＡを経由することなく，控訴人に直接移転することになるから，被控訴人から控訴人に対し直接の特許権持分の移転登録を認めることこそ，特許権持分の変動を正しく特許原簿に反映させることになる。
(ｵ)被控訴人は，Ｂ及びＡから控訴人への特許権持分移転登録手続請求権の譲渡は，訴訟信託に該当し，無効であるなどと主張するが，Ｂ及びＡは，被控訴人から取得する本件特許権の持分各１２分の１を控訴人に譲渡する意思を真に有しており，Ｂ及びＡが本件特許権の持分各４分の１を保有し，控訴人が持分２分の１を保有することになることを，真に納得して，特許権持分移転登録請求権譲渡契約書（甲９１，９２）に署名したものであるから，訴訟行為をさせることを主たる目的として信託したものではない。
(ｶ)前記(10)イ(ｲ)と同様に，後記イ(ｷ)の主張は，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
イ被控訴人の主張
(ｱ)控訴人は，平成３０年６月１８日付け控訴人第１０準備書面兼訴えの変更申立書において，特許権持分移転登録手続請求を追加し，同年７月２５日付け控訴人第１２準備書面兼訴えの変更申立書において，Ｂ及びＡからの請求権譲渡を理由とする特許権持分移転登録手続請求を更に追加したが，控訴審の結審直前に至って，このような訴えの変更を行うことは許されない。また，原審において全く争われていなかった事実を請求の基礎とするものであり，被控訴人の審級の利益を保護するため，却下されるべきである。さらに，移転登録手続請求においては，確認請求とは異なり，同時履行の抗弁権の有無など，今まで審理されていなかった新たな争点が存在することは明らかであり，この意味でも請求の基礎を同一にするものといえない。加えて，これらの新たな争点について控訴人と被控訴人との間で主張立証を行う必要があるし，少なくとも特許権持分移転登録手続請求権の譲渡の是非について更に主張立証を行う必要があるから，著しく訴訟手続を遅滞させるものである。
(ｲ)特許権の持分移転登録手続請求は，最高裁昭和４６年１０月７日判決・民集２５巻７号８８５頁や特許法７３条１項などに照らすと，固有必要的共同訴訟であるから，共有者全員を原告又は被告として訴訟を提起する必要がある。したがって，控訴人単独での特許権の持分移転登録手続請求は，不適法である。(ｳ)控訴人の主張は，すべて否認する。


(ｴ)控訴人は，特許権の持分移転登録手続請求について，Ｂ及びＡの同意を得たことを立証していないから（特許法７３条１項），理由がない。(ｵ)控訴人は，Ｂ及びＡから，両名の本件特許権に係る持分各１２分の１の移転登録手続請求権を譲り受けたと主張するが，平成２９年６月１日付け控訴理由書兼訴えの変更申立書の提出時点において主張可能であったから，少なくとも重大な過失により時機に後れて提出したものであり，次回期日に侵害論の心証開示を控えた段階での提出は訴訟の完結を遅延させることも明らかであるから，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。また，特許権持分移転登録手続請求権は，特許権持分を取得した者が，その持分に係る移転登録を受けるための権利であるから，その特許権持分から離れて独立に譲渡の対象となるものではない（特許法９８条１項）。この理は，特許権持分移転登録手続請求権が，契約によって生じた場合も同様である。さらに，Ｂ及びＡから控訴人に特許権持分移転登録手続請求権が移転するためには，その前提として，Ｂ及びＡの有する特許権持分のうち，控訴人が被控訴人から剥奪したと主張する持分１２分の１が控訴人に移転することを要するが，この持分の移転には，現時点において特許権者として原簿に登録されている被控訴人の同意が必要であり，同意のない持分の移転は効力を生じない（特許法７３条１項，９８条１項）。そもそも登録が効力発生要件である以上，登録されていない特許権持分の移転は観念できず，Ｂ及びＡから控訴人への特許権持分の移転は，被控訴人からＢ及びＡへの持分移転登録が完了した後にのみ可能である。加えて，控訴人の主張は，本来であれば，被控訴人からＢ及びＡ，Ｂ及びＡから控訴人へと順次持分移転登録手続をすべきであるにもかかわらず，被控訴人からＢ及びＡへの移転登録手続がされていないことを奇貨として，被控訴人から控訴人へと中間省略登録手続を求めるものであるが，特許権の移転は登録が効力発生要件であることからすると（特許法９８条１項），移転登録原因の内容と一致しない中間省略登録が認められる余地はない。
(ｶ)本件において，控訴人が，Ｂ及びＡから特許権持分移転登録手続請求権を譲り受けた理由は，控訴人のみが訴訟当事者であることに鑑み，控訴人に同請求権を一旦移転させ，被控訴人から特許権の移転登録を受けた後に，Ｂ及びＡに移転登録して，特許権持分の実態と登録とを整合させようとするものであることは明らかである。
そうすると，Ｂ及びＡにおいて，控訴人との間で，本件訴訟を主たる目的として本件特許権の持分の管理を内容とする契約を締結したものと評価できることになるから，上記譲渡は，訴訟信託に該当し，無効である（信託法１０条）。(ｷ)前記(15)アのとおり，控訴人は無権利者である。なお，前記(10)ア(ｳ)と同様に，上記主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。
(20)争点(6)（差止請求の可否）について
ア控訴人の主張
前記(10)イ(ｲ)と同様に，後記イの主張は，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
イ被控訴人の主張
(ｱ)仮に，被控訴人が特許法７３条２項の「別段の定」に違反したとしても，同法９８条１項１号に基づく登録がなければ，控訴人と被控訴人との間の債務不履行を構成するにすぎず，特許権侵害を構成するわけではない。したがって，控訴人の差止請求は，認められない。
(ｲ)前記(15)アのとおり，控訴人は，無権利者である。(ｳ)被控訴人の被告各商品の日本への生産移管は，本件製造会社をして被告各商品を製造させる行為と，被告各商品を日本で販売する行為とに区別されるところ，後者は，被控訴人が日本に生産移管する以前から行ってきたものであるから，別段の定によっても禁じられていない行為である。したがって，被控訴人による被告各商品の販売行為は，本件共同出願契約書１３条後段に違反することはないから，差止請求の範囲は，被控訴人による被告各商品の販売には及ばない。
(ｴ)前記(10)ア(ｳ)と同様に，前記(ｱ)～(ｳ)の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。
(21)争点(7)（確認の利益）について
ア控訴人の主張
前記(10)イ(ｲ)と同様に，後記イの主張は，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。
イ被控訴人の主張
前記(15)アのとおり，控訴人は，無権利者であるから，現在の被控訴人の特許権持分について確認しても，紛争の直接かつ抜本的な解決のために適切ではない。なお，前記(10)ア(ｳ)と同様に，上記主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たらない。
(22)争点(8)（反訴請求の可否）について
ア被控訴人の主張
控訴人は，遅くとも平成２８年１０月２３日以降，日本で本件特許権１の実施品であるクールノットの販売を開始した（乙３７）。これは，被控訴人に対して協議及び許可を求めることなく，控訴人の独断で行われたものである（乙３６）。そこで，仮に，本件共同出願契約書１３条後段が特許法７３条２項の「別段の定」を規定したものであるとすると，控訴人のクールノットの販売は，本件共同出願契約書１３条後段に当たり，控訴人の本件特許権の持分は剥奪される。控訴人の本件特許権の持分は，本訴の結論によりクールノット販売時点で最大で２分の１であるから，剥奪される控訴人の持分も最大で２分の１である。また，本件共同出願契約書１３条後段が違反者以外の３者に対し特許権移転登録手続請求権を発生させる規定であるとすると，被控訴人は，控訴人に対し，控訴人の有する本件特許権の持分２分の１のうち，その３分の１である持分６分の１の移転登録手続請求をすることができる。
イ控訴人の主張
控訴人は，被控訴人による控訴審での反訴の提起に同意しない（民訴法３００条１項）。また，反訴の提起は，著しく訴訟手続を遅滞させる。したがって，反訴は却下されるべきである。
第３当裁判所の判断
１争点(1)ケ（特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無）について(1)事案に鑑み，争点(1)ケから判断する。


特許権の移転は，相続その他の一般承継によるものを除き，登録しなければ，その効力を生じないから（特許法９８条１項１号），被控訴人は，本件特許権１の特許権者（共有持分権者）である（甲１）。
控訴人は，被控訴人の特許法９８条１項１号を根拠とする主張は，時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであると主張するが，被控訴人が本件特許権１に係る特許原簿に特許権者（共有持分権者）として登録されていた事実（甲１）は，既に訴状において控訴人が主張していたのであり，控訴人において被控訴人は無権利者である旨の主張をする際にあらかじめ検討しておくべき事項であるから，上記主張は採用できない。
また，控訴人は，特許法９８条１項１号は，通常の特許権の移転について登録を効力発生要件としたものであって，本件のように，移転が解除されたことにより特許権が譲受人から譲渡人に対し復帰的に物権変動するときには登録は不要であるなどと主張するが，同号は，相続その他の一般承継による移転には適用されない旨を明示した上で，「特許権の移転」を対象としていること，同法７４条２項は，特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき（同法１２３条１項６号）であっても，その特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者の請求に基づく特許権の移転の登録があったことを要件として，その特許権が初めからその登録を受けた者に帰属していたものとみなすとしていることに照らすと，本件には同法９８条１項１号の適用がない旨の主張は採用できない。
そうすると，特許法７３条２項の「別段の定」をした場合を除き，被控訴人は，他の共有者の同意を得ないで，本件発明１－１の実施をすることができるから，続いて，本件４者間の「別段の定」の有無を検討する。
(2)控訴人は，本件共同出願契約書１３条は，本件固定的役割分担合意を規定するものであり，本件固定的役割分担合意の一部が特許法７３条２項の「別段の定」に該当すると主張するところ，前記第２の２(4)のとおり，本件共同出願契約書には，中国語で記載され，作成日付及び本件４者の署名があるもの（甲６契約書）と，日本語で記載され，作成日付及び本件４者の署名がないもの（甲５契約書）とがあるが，甲６契約書には作成日付及び署名があることに加え，Ｂ及びＡが中国語を理解し日本語を理解しないこと，甲６契約書は被控訴人従業員が中国語に翻訳したものであり，控訴人も中国語を理解すること（以上の事実につき，証人Ｅ，弁論の全趣旨）を併せ考慮すると，本件４者は，作成日付及び署名がある甲６契約書をもって，本件共同出願契約を締結したと認めるのが相当である。(3)前記第２の２(4)ア(ｸ)のとおり，甲６契約書１３条には，「事前の協議・許可なく，本件の各権利（本件特許権）を新たに取得し，又は生産・販売行為を行った場合，本件の各権利は剥奪される。（甲，乙，丙及び丁の全員が対象である）」と記載されている。
同条の「生産・販売行為」の対象は，その文理に照らし，「本件の各権利（本件特許権）」の実施品であると合理的に解釈できるから，同条は，契約当事者間において「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生産・販売行為を制限する趣旨の条項である。そうすると，契約当事者の合理的意思として，同条の「事前の協議・許可なく」とは，「事前の協議及び許可なく」の意味であると解釈でき，同条の「生産・販売行為」とは，「生産又は販売行為」の意味であると解釈できる。前者では「・」を「及び」と解釈し，後者では「・」を「又は」と解釈することになるが，いずれも契約当事者の合理的意思に沿うものであり，矛盾はない。また，前記第２の２(4)ア(ｱ)，(ｲ)によると，本件特許権１は，甲６契約書にいう「本件特許権」に該当する。
以上によると，同条は，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産又は販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとして制限するものであるから，特許法７３条２項の「別段の定」に該当する。そして，前記第２の２(5)，(6)のとおり，被控訴人は，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社に本件発明１－１の実施品である被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売しているが，これについて，事前の協議及び許可を経たことは，本件全証拠によっても認められない。
したがって，被控訴人が，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社に本件発明１－１の実施品である被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売したことは，「別段の定」である甲６契約書１３条に違反するものである。(4)被控訴人は，本件共同出願契約書７条には，本件発明の実施は，協議により別途定める旨の規定があるから，本件共同出願契約には，製造，販売等についての何らかの役割分担に関する合意は含まれないことが明らかであり，同契約書１３条は「別段の定」を規定したものではない旨の主張をする。しかし，前記第２の２(4)ア(ｵ)のとおり，甲６契約書７条は，「甲，乙，丙及び丁は，本件発明の実施に対する協議の後，別途に定める。」と規定するものであるから，同契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとすることと矛盾するものではない。


そして，①Ｂが中国国内の工場で本件発明１－１の実施品を製造し，②これをＡが梱包し，③これを控訴人が仕入れ，④さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販売するという本件販売形態が本件共同出願契約締結後，長年にわたり続けられてきたことは，当事者間に争いがないから，本件販売形態は，同契約書１３条の「事前の協議・許可」を経たものということができる。このように，製造，販売等についての役割分担を含む本件販売形態については，同契約書１３条の「事前の協議・許可」を経たものであるから，同契約書１３条と矛盾するものではない。また，前記第２の２(4)ア(ｶ)のとおり，甲６契約書８条は，「甲，乙，丙及び丁は，他の全ての当事者の同意を得なければ，本件特許権を乙，丙及び丁が自ら経営する法人以外の第三者に譲渡し，或いは本件発明の実施を許諾してはならない。」と規定するものであるから，同契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとすることと矛盾するものということはできない。本件共同出願契約書を起案した弁護士が，甲６契約書８条と概ね同様の共同出願契約書案８条の「乙，丙及び丁のいずれかが主体となって事業を営む法人」という文言に添えたコメントには，「Ｘ様やＡ様，Ｂ様が経営している会社については，同意がなくても製造販売等が可能です。」と記載されているが（甲４９），本件４者が合意に達した甲６契約書ではなく，契約書作成過程の書面に付されたものにすぎないし，契約当事者のうち被控訴人を除く控訴人ら３者が自然人であったことから，控訴人ら３者が将来的に法人化して事業を営む際にも支障が生じない旨を説明したものと理解できるから，上記コメントにより，甲６契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要することを定めたものではないということはできない。
さらに，本件共同出願契約には，靴紐の購入単価又はその決定方法についての条項はなく，被控訴人が控訴人から靴紐を購入しなければならないことを規定する条項もないからといって，甲６契約書１３条についての上記判断が左右されるものではない。
(5)被控訴人は，控訴人が，被控訴人との協議・許可なしに，ＣＯＯＬＫＮＯＴという商品名又はブランド名により本件特許権の実施品を販売しているから，この控訴人の販売及び被控訴人の製造販売のいずれも，本件共同出願契約書１３条には違反しないとするのが，契約当事者の合理的意思である，本件特許権の持分を剥奪されるのは控訴人であり，被控訴人ではないと主張するが，前記(3)のとおり，甲６契約書１３条の文理等に照らし，採用できない。
(6)被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，同条前段と合わせて読むべきところ，同条前段は，本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新たに取得することを禁止しているから，同条後段は，実質的同一の範囲内で新たに取得された特許権について，その実施品の生産・販売を禁止しているものと理解できると主張する。
しかし，甲６契約書１３条前段は，その文理に照らすと，事前の協議及び許可なく，「本件の各権利（本件特許権）」を未取得の国において，「本件の各権利（本件特許権）」を新たに取得することを禁止するものと解すべきであるから，同条前段が本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新たに取得することを禁止しているとは認められない。また，同条前段は，「本件の各権利（本件特許権）」を新たに取得したことのみによって「本件の各権利」を剥奪すると定めていることからすると，同条後段が，その新たに取得された「本件の各権利（本件特許権）」の実施品を生産又は販売したことによって「本件の各権利」を剥奪することのみを定めたものと解釈するのは不合理である。同条後段は，既に取得されているか，新たに取得されたものであるかを問わず，「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生産又は販売行為を無断で行うことを禁止したものと解するのが相当である。(7)被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，日本以外の国での販売行為を定めた同契約書１４条に違反した場合の効果を規定した条項であると理解でき，仮に日本での生産・販売行為について規定したものであるとすると，被控訴人は，既に販売中の靴紐について，日本での販売中止を前提に本件共同出願契約を締結したこととなり，著しく不合理であると主張する。
しかし，前記(3)のとおり，甲６契約書１３条後段の文理に照らし，日本以外の国での行為に限定されたものとは解釈できないし，被控訴人が本件共同出願契約締結当時行っていた本件販売形態は，同条の「事前の協議・許可」を経たものとして禁止されないから，被控訴人が本件共同出願契約締結当時被告各商品を既に販売していたことは，同条後段が禁止する対象から日本での行為を除外して解釈すべき理由とはならない。
(8)被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段の内容は，同契約書１６条の協議を経なければ空文であり，これを法的請求の根拠とすることはできないと主張するが，同契約書１６条は，裁判外における紛争解決の方法を定めたものと合理的に解釈できるのであって，同条の協議を経なければ疑義が生じた契約条項の内容が空文であり，法的請求の根拠とすることができないものとは認められない。２争点(1)コ（「別段の定」の解除の成否）について(1)被控訴人は，控訴人作成の平成２７年１月２３日付けメール（乙７８）添付のエクセルファイルを根拠として，「別段の定」は，同月３０日に解除されたと主張する。
しかし，上記エクセルファイルは，中国語によるＢ及びＡからの今後の協力に関する方向性の要望書であり，これに控訴人が日本語訳を付したものにすぎず（乙７８），これにより直ちに同月３０日の経過をもって「別段の定」が解除されたものということはできないし，これに基づいて本件４者において「別段の定」を合意解除したことを認めるに足りる証拠もない。
(2)被控訴人は，控訴人作成の平成２７年９月７日付けメール（甲５７の４）を根拠として，被控訴人の日本への生産移管に同意し，「別段の定」を解除することに合意したと主張する。


しかし，上記メール（甲５７の４）は，「・・・／長文になりましたが現状は複雑ではなく／４者が団結して特許の優位性を損なうことなく／世界に向けて販売していくか，もしくは／４者で独立採算型，製造販売をして価格，販売力で競争するか／の２つの選択肢だけではないでしょうか？／皆さんが後者を選択される場合は大変遺憾ですが私に異論はございません。／・・・／御社訪問時に詳しく社長のお考えをお聞かせください。／それを元に私も決断させていただきます所存です。／・・・」（判決注・「／」は改行を示す。以下，証拠の引用箇所において同じ。）というものであり，控訴人が，本件４者が独立採算で製造販売することを選択する旨の意思を確定的に表示したものとは認められない。また，証拠（甲５１～５３，乙８９）及び弁論の全趣旨によると，控訴人と被控訴人は，上記メール後も平成２７年１０月１５日にかけて，本件４者による協業を前提とした契約書の作成を協議していたことが認められるから，このことからも，控訴人が，上記メールをもって，本件４者が独立採算で製造販売することを選択する旨の意思を確定的に表示したものとはいえない。
したがって，控訴人が，上記メールにより，被控訴人の日本への生産移管に同意し，「別段の定」を解除することに合意したと認めることはできない。(3)被控訴人は，控訴人作成の平成２７年１０月１５日付けメール（乙８９）を根拠として，被控訴人による日本での生産に最終的に同意し，「別段の定」を解除することに合意したと主張する。
しかし，証拠（甲５２，５３，乙６８，８９）によると，上記メールは，被控訴人が，本件共同出願契約書の見直しも含めて本件４者間で新たに締結する契約条件の交渉において，本件４者間の取引における特許料を１点当たり１者１元から０．５元に変更することを相談したい旨の提案を行ったことに対し，控訴人が０．５元では交渉の余地がない旨の回答をするに当たり記載されたものであること，控訴人と被控訴人との間では，上記メール後も，上記特許料を年間販売数量に応じて値引きする提案も含めて，契約条件の交渉が継続して行われたこと，控訴人作成の同年１１月２３日付けメール（乙６８）では，「１．生産権利／４者全員が他社にライセンスを設定して生産させることができるというもので／よろしいでしょうか？／開始当初に４者で合意した内容ですと８条に他者全員の同意を得ることとあります。／４者全員が生産できるとすることは公平と思います。／御社がモリトに生産を依頼される場合はそのように合意書を変更することになります。」と記載されていることが認められる。
そうすると，控訴人作成の平成２７年１０月１５日付けメール（乙８９）により，控訴人が被控訴人による日本での生産に最終的に同意し，「別段の定」を解除することに合意したものとは認められず，むしろ控訴人は同年１１月２３日に至っても，被控訴人による日本への生産移管は，本件共同出願契約書が変更されない限り，控訴人ら３者の同意が必要であるものと認識していたものと認められる。(4)被控訴人は，被控訴人が被告各商品の製造を自社において行うに至ったのは，控訴人による不当な値上げがされたこと，従来より実施品の品質不良が多く見られたこと等に基づくものであり，被控訴人は，控訴人らに対し，不当な値上げ要求を受け入れることはできず，被控訴人自身において実施品を製造する旨を通告しているから，この通告時点又はこの通告から相当期間経過後において，「別段の定」は解除されたと主張する。そこで，検討すると，以下のとおりである。ア前記第２の２の前提事実，後掲証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。
(ｱ)控訴人は，被控訴人に対し，平成２４年５月５日付けメール（甲３７の２）において，Ｂ及びＡが機械の導入，人員の確保などに安心して投資できるように，被控訴人から年間の最低発注数量を価格変動なしで契約したい旨を述べた。被控訴人は，控訴人に対し，同年６月２７日付けメール（甲４２，８５）において，「まず絞った市場に早く出したいです。序所に生産キャパを上げて，導入店舗を増やしていきたい。設備増設必至です，Ａさんと事前に相談して意向を聞きたいですね。」と記載し，同年７月２日付けメール（甲８６）において，「今回は，主要の店舗に並べるのと，サンプル配り分です。発注量上げていきますので，増設の件も前もって検討しておいてください。」と記載して，生産設備の増設を求めた。控訴人は，被控訴人に対し，同年８月１１日付けメール（甲４３の１）において，工場の機械の数の調整をするために，おおよその発注予想を提出することを求め，被控訴人は，控訴人に対し，同月２０日付けメール（甲４４の１，甲４５）において，同年８月から平成２５年７月にかけて，合計４０万８０００本を発注する旨のおおよその発注予想を提出した。これを踏まえて，控訴人は，被控訴人に対し，同年１１月２２日付けメール（甲４６の１）において，日本市場について年間４０万本を発注することを求め，被控訴人は，同日付けメール（甲４６の２）により，これを了解した。
(ｲ)被控訴人は，平成２５年１月から，日本において被告各商品の販売を開始した。
平成２６年１月の被告各商品の販売実績は，３万７７６３本であったが，同年２月２日に被告各商品がテレビ番組で取り上げられて以降，爆発的に増大し，同年２月の被告各商品の販売実績は，１３万３０３６本であった。しかし，当時の控訴人ら３者の被告各商品の生産能力は月間５万本程度であったことから，被控訴人は，同年３月～５月にかけて，大手靴販売店を含む多くの顧客から被告各商品について問い合わせを受けたものの，商品を供給することができない事態に陥った。
（争いがない）
(ｳ)被控訴人は，平成２６年６月頃，控訴人ら３者に対し，月間３０万本以上の販売ができる見込みであるから，これに対応できるようにしてほしい旨を述べた。控訴人ら３者は，これを受け，月間３０万本までは難しいとしても，月間１５万本程度は販売できるものと考え，新たな設備を導入した。（甲１６の１・２，甲１７の１・２，甲１８，２２，甲５７の２，甲６５）被告各商品の販売実績は，平成２６年３月～５月は，月間５万本を上回ったものの，同年６月～１２月は，月間平均５万４６５７本（＝３８万２５９７本÷７か月）にとどまり，平成２７年は，上向いたものの，月間平均８万４００７本（＝１００万８０８８本÷１２か月）にとどまった（甲５０，乙１９）。被控訴人の控訴人に対する被告各商品の発注数量は，平成２７年１月～８月の月間平均で約３万３０００本であり，同年の旧正月明け～８月の月間平均で約４万４０００本にとどまった（甲５７の１）。


控訴人は，被控訴人に対し，同年９月頃から，月間１０万本程度の最低購入数量を保証することを求め，前記(2)，(3)のとおり，控訴人と被控訴人との間において，同年９月～１１月末頃にかけて，本件共同出願契約書の見直しも含めて本件４者間で新たに締結する契約条件の交渉が行われた（甲５１～５３，甲５７の１～４，乙６０，６８，７３，８９，被控訴人代表者）。
(ｴ)控訴人が被控訴人に販売した被告各商品には，次のとおり，品質不良が確認され，その改善の申入れ等が行われた。
ａ平成２５年３月２５日，コブ変形が確認された（乙３２）。ｂ平成２７年２月１０日，異物混入及びコブサイズ変形が確認された（乙３２）。
ｃ平成２７年７月２８日，カッターの刃に持ち手用と思われるテープが巻かれた物が段ボール箱に混入していた（乙３２）。ｄ被控訴人は，平成２７年８月５日，被告各商品の梱包工場において，控訴人，Ａらに対し，梱包不良について，ライン内でのＱＣを確立して欲しい旨を依頼し，取り急ぎの対策として，ライン内に作業しているカラー・サイズ以外の余計な資材などは置かないように依頼・指示し，同月７日までに改善対策書の提出を求めた。また，入荷済みの被告各商品の不良について，検品が必要な数量及び費用を提出し，承諾を求めた。（乙６１）
ｅ被控訴人は，平成２７年１０月，「キャタピランＡＢＣシール」の貼付漏れがあったことから，出荷前に同シールの有無の全数検品を行い，控訴人にもその旨を連絡し，メーカーへの確認を求めた（乙６２）。ｆ平成２８年１月７日，８日の出荷時に検査したところ，検査総数６９１２個のうち，４３個に品質不良（サイズ・色ラベルなし１５個，サイズ・色ラベル破れ１個，ＪＡＮラベルなし８個，ＪＡＮラベル誤り１９個）が確認された。このうち，キャタピラン５０ｃｍについては，検査数６７２個のうち３６個に品質不良が確認され，不良率は５％を超えていた。
そこで，被控訴人は，同月１４日，控訴人に対し，その旨を連絡するとともに，早急な改善を求めた。
（乙６３，６４）
ｇ平成２８年２月１６日，カッターの刃に持ち手用と思われるテープが巻かれた物が段ボール箱に混入していた。
そこで，被控訴人は，同日，控訴人に対し，その旨を連絡するとともに，原因及び対策等を書面で回答することを求めた。
（乙３２，６５）
ｈ平成２８年２月１９日，検査数３００個のうち４３個に台紙誤りが確認され，不良率は１４．３％であった。
そこで，被控訴人は，同日，控訴人に対し，その旨を連絡するとともに，原因及び対策等を書面で回答することを求めた。
（乙６６）
ｉ平成２８年３月１６日，靴紐の先端のチップが外れている品質不良が確認された（乙３２）。
(ｵ)控訴人は，被控訴人に対し，平成２８年１月２０日付けメール（乙２２の１・２）において，「２０１２年からお取引させていただいております靴ひも及びその他製品ですが／ご存じの通り人件費，原材料の価格高騰，管理費の増加により／現状価格の維持が困難になってまいりました。／当社では価格維持のため，諸経費の削減，製造の合理化を図るなど／努力を重ねてまいりました。／しかしながら，もはやこうした自助努力では吸収できない状況となり／誠に不本意ながら，値上げを決定した次第です。／つきましては，２０１６年１月１日より新価格を適用させていただきたく／存じます。／新価格については，添付ファイルをご参照ください。」と記載して，控訴人の被控訴人に対する被告各商品の販売価格の値上げを求めた。
(ｶ)控訴人は，被控訴人に対し，平成２８年２月２日付けメール（乙２３の１・２）において，「お電話にてお話しいたしました／価格の再度修正の件及び新規ご発注いただきました物に／Plを作成いたしましたのでご確認ください。」と記載して，控訴人の被控訴人に対する被告各商品の販売価格の再度の値上げを求めた。その値上げ幅は，平成２７年の販売価格に対し５割を超えるものであった（値上げ後の価格は，パッケージ部分を除いた５０ｃｍの紐本体で１．７８倍〔＝１２．３元÷６．９１元〕，パッケージ部分を除いた７５ｃｍの紐本体で２．２７倍〔＝１６．８元÷７．４元〕。乙２１）。
(ｷ)被控訴人は，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社（同年１１月末頃までは訴外株式会社スリーランナー，同年１２月頃からは訴外株式会社モリト）に被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売している（前記第２の２(5)）。
(ｸ)Ｂは，平成２８年４月１３日，被控訴人に対し，「競争になると，私は必ずあなたの工場より安い価格で売れる。私は１００円で売っても継続できる。あなたはできる？」などと記載した同日付けメール（乙３１）を送付した。(ｹ)中国の上海（市内）における月額法定最低賃金は，平成２５年が１６２０人民元，平成２６年が１８２０人民元，平成２７年が２０２０人民元，平成２８年（４月２６日現在）が２１９０人民元であった（乙２６）。(ｺ)１ポンド当たりのゴムの月間平均価格（シンガポール商品取引所の先物価格）は，平成２５年においては，１４９．８５～１１２．９３ＵＳセントであり，平成２６年においては，１０５．５２～７２．７２ＵＳセントであり，平成２７年においては，同年５月に最高値として８３．５５ＵＳセントとなって以降，同年１１月に最安値として５５．４４ＵＳセントとなるまで漸減し，同年１２月は５６．５９ＵＳセントであった（乙２４）。
(ｻ)１キロリットル当たりのナフサの月次価格（財務省貿易統計）は，平成２５年においては，６万８２５１円～５万８０１７円であり，平成２６年においては，７万１１００円～５万９９０５円であり，平成２７年１月～８月においては，５万００７７円～４万１３５７円であり，同年９月～１２月においては，４万０７８３円～３万８３５７円であった（乙２５）。


イ前記ア認定の事実によると，被控訴人の平成２７年の被告各商品の販売実績は，月間平均８万４０００本程度であったところ，控訴人が，同年９月頃から月間１０万本程度の最低購入数量を保証することを求めたこと，控訴人は，平成２８年１月及び２月に，被控訴人に販売する被告各商品について従来の１．５倍以上の値上げを求めたこと，控訴人が値上げの理由とした原材料の価格高騰に関し，ゴム及びナフサについては，平成２７年後半の価格は平成２５年以降で見ると相対的に安値の水準にあったこと，控訴人が被控訴人に販売した被告各商品には度重なる品質不良が見られ，被控訴人は控訴人に対し再三にわたりその改善を求めていたことが認められる。
もっとも，平成２６年２月に被告各商品がテレビ番組で取り上げられたことから，同月の被告各商品の販売実績は，前月の３．５倍以上の１３万３０３６本となり，同年３月～５月には，被控訴人は，大手靴販売店を含む多くの顧客から被告各商品について問い合わせを受けたものの，当時の控訴人ら３者の被告各商品の生産能力が月間５万本程度であったことから，商品を供給できない状態に陥ったこと，そのため，被控訴人は，同年６月頃，控訴人ら３者に対し，月間３０万本以上の販売ができる見込みであるから，これに対応できるようにして欲しい旨を述べたこと，これを受けて，控訴人ら３者は，月間３０万本までは難しいとしても，月間１５万本程度は販売できるものと考え，新たな設備を導入したこと，被告各商品の販売実績は，同年６月～１２月は月間平均５万５０００本弱，平成２７年は月間平均８万５０００本弱にとどまり，被控訴人から控訴人に対する被告各商品の発注数量は，平成２７年１月～８月の月間平均で約３万３０００本であり，同年の旧正月明け～８月の月間平均で約４万４０００本にとどまったこと，中国の上海（市内）における平成２７年の月額法定最低賃金は，平成２５年の約１．２５倍となっており，平成２８年も増加傾向にあったことが認められる。そうすると，控訴人が平成２７年９月頃から最低購入数量の保証を求め，平成２８年１月及び２月に値上げを求めた背景には，控訴人ら３者が最終決断したものであるとはいえ，平成２６年６月頃被控訴人が月間３０万本以上という販売見込みを示して，控訴人ら３者をして新たな設備を導入させたものの，その後，被告各商品の販売実績が月間平均８万５０００本を下回る水準にとどまり，平成２７年１月～８月の発注数量が上記設備導入前に生産可能であった月間５万本さえも大きく下回る水準にとどまったことがあるものと認められる。また，控訴人が値上げの理由とした人件費の高騰については，中国の上海（市内）における月額法定最低賃金の動向によると，これを推認することができる。
以上を総合すると，被控訴人が主張する最低購入数量保証要求，従来の１．５倍以上の値上げ要求，度重なる品質不良の事実を考慮しても，被控訴人と控訴人との信頼関係が破壊されるなど，甲６契約書１３条所定の「別段の定」の継続を期待しがたい重大な事由が存するものとまでは認めることはできないから，「別段の定」が解除されたものとは認められない。
(5)被控訴人は，控訴人がクールノットを１本１．１１～１．２４ドルで販売したこと（乙２７，２８，３８）が，本件共同出願契約１４条１項に違反することから，平成３０年１０月１５日付け準備書面（１２）をもって，本件共同出願契約を直ちに又は相当期間の経過をもって解除したとの主張を同準備書面により行った。
しかし，本件においては，平成３０年６月２５日の第８回口頭弁論期日において，「次回口頭弁論期日で侵害論の審理を終える予定なので，当事者双方はそれまでに主張立証を尽くすこと」との訴訟指揮がされ，同年８月２９日の第９回口頭弁論期日において，同日までの双方の主張立証を踏まえて，「原判決別紙物件目録１～６についての本件特許権侵害による損害賠償請求については，損害論の審理を行う。香港への出願に関する債務不履行及び説明義務違反による損害賠償請求については，損害論の審理を行わない。」との訴訟指揮がされたのであるから，原審で提出した乙号証に基づく上記解除の主張は，故意又は重大な過失により時機に後れて提出したものであり，これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められる。前記第２の４(10)ア(ｳ)の被控訴人の主張を踏まえても，上記判断は左右されない。
したがって，上記解除の主張は，控訴人の申立てにより，これを却下することとする（民訴法１５７条１項）。
３争点(1)サ（「別段の定」違反の主張の可否）について(1)被控訴人は，控訴人は購入数量保証要求や法外な値上げ要求，不良品の混入等の行為によって，被控訴人をして独自生産に切り替えざるを得ない事情を作出したのであるから，そのような控訴人において被控訴人が「別段の定」に違反したことを主張することは，信義則に反し，許されないと主張する。しかし，前記２(4)と同様に，被控訴人が主張する事実を踏まえても，控訴人において，被控訴人が「別段の定」に違反したことを主張することが，信義則に反し許されないものとまでは認められない。また，控訴人の行為が被控訴人の債務不履行を許容する意思表示であったということもできない。(2)被控訴人は，控訴人は，被控訴人による本件固定的役割分担合意違反を主張する反面，他国市場においてはそのような合意など全く存在しないものとして靴紐を販売し，更には日本市場においても，自らは上記合意を反故にして販売を開始しているのであるから，被控訴人が「別段の定」に違反する旨を主張することは許されないと主張する。
しかし，仮に，控訴人による日本市場における本件特許発明の実施品の販売が「別段の定」に違反するのであれば，控訴人もまた「別段の定」に違反したことに基づく不利益を受けるべき立場にあるとはいえるが，これにより，控訴人において，被控訴人が「別段の定」に違反したことを主張することが許されないものとまでは認められない。また，控訴人が海外市場において結ばない靴紐の販売をしているとしても，我が国の特許権の行使に係る「別段の定」に違反することはなく，これを併せ考慮しても，上記判断は左右されない。
４争点(1)シ（通常実施権の有無）について
以上のとおり，特許法７３条２項の「別段の定」が存するから，被控訴人は，本件発明１－１の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売し，もって本件特許権１を侵害したものと認められる。
特許法７９条の２第１項は，同法７４条１項による請求に基づく特許権の移転の登録の際に適用される規定であるから，本件に同法７９条の２第１項が適用されることはない。


また，前記第２の２(4)アのとおり，被控訴人は，「別段の定」が記載された甲６契約書に署名したのであるから，特許法７９条の２第１項を類推適用する基礎も認められない。したがって，同項が類推適用されることもない。
５争点(1)ス（過失の有無）について
被控訴人は，同人が特許権者であること，被告各商品の日本への生産移管に当たり，被控訴人が相談した弁護士，弁理士，中国弁理士は，いずれも本件共同出願契約書１３条後段の規定により特許が剥奪されるものであることを警告しなかったこと，同条前段では改良発明の取得について禁止しているから，同条後段が日本への生産移管を禁止することは予見できなかったこと，控訴人からも同条後段違反の指摘がなかったことなどを主張して，被控訴人には，特許権侵害に過失はない旨主張する。
しかし，被控訴人は，甲６契約書に自ら署名したのであるから，その１３条の内容を知悉しているべき立場にあった上，同条は，事前の協議及び許可なく，「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生産又は販売行為を行った場合には，「本件の各権利」は剥奪されるという明解なものであって，これが特許法７３条２項の「別段の定」に当たることは明らかであるから，被控訴人には，本件製造会社に本件発明１－１の実施品である被告各商品を製造させて被告各商品を独自に販売したことが，「別段の定」に違反し，本件特許権１を侵害することについて，少なくとも過失があると認められる。
上記判断は，被控訴人が相談した弁護士，弁理士，中国弁理士から警告がなかったことや，控訴人から指摘がなかったことにより，左右されるものではない。なお，被控訴人の上記主張は，平成３０年１０月１５日付け準備書面（１２）でされたものであるが，被控訴人は，それより前から過失を争う旨の主張をしていたことに照らし，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下することはしない。
６争点(1)セ（無効の抗弁の成否）について
被控訴人は，本件発明１－１は，乙１０４に記載された発明と同一であるか，同発明及び当業者の技術常識に基づき，容易に想到できるから，本件特許１の請求項１は，特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張を平成３０年１０月１５日付け準備書面（１３）により行った。
しかし，前記２(5)と同様の理由により，上記無効の抗弁は，故意又は重大な過失により時機に後れて提出されたものであり，これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められる。前記第２の４(14)ア(ｲ)の被控訴人の主張を踏まえても，上記判断は左右されない。
したがって，上記無効の抗弁は，控訴人の申立てにより，これを却下することとする（民訴法１５７条１項）。
７争点(1)ソ（控訴人は特許権を有しない旨の主張の成否）について被控訴人は，控訴人は，クールノットの販売により，平成２８年１０月２３日以降，本件特許権の持分が剥奪され，無権利者の状態にあり，また，Ｂ及びＡも，遅くとも平成２８年１０月２３日をもって無権利者となったとの主張を，平成３０年１０月１５日付け準備書面（１２）により行った。
しかし，前記２(5)と同様の理由により，上記の主張は，故意又は重大な過失により時機に後れて提出されたものであり，これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められる。前記第２の４(10)ア(ｳ)の被控訴人の主張を踏まえても，上記判断は左右されない。
したがって，上記主張は，控訴人の申立てにより，これを却下することとする（民訴法１５７条１項）。
８特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求についての小括以上によると，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）のうち，控訴人の共有持分権に係る部分は，理由がある。他方，Ｂ及びＡの共有持分権に係る部分については，前記第２の２(7)のとおり，控訴人ら３者が，平成２９年５月１０日，Ｂ及びＡが控訴人に対し，Ｂ及びＡが被控訴人に対して有する本件特許権１に基づく損害賠償請求権を譲渡する旨合意したことが認められるものの，上記債権譲渡の効力が及ぶ範囲（将来債権を含むか。）という問題があるので，Ｂ及びＡの共有持分権に係る部分については，中間判決では判断しないこととする。
９争点(2)（香港での特許出願手続に係る債務不履行の成否）について被控訴人は，甲１５書面を本件特許事務所から受領していない旨主張するが，証拠（甲２０）によると，本件特許事務所は，平成２６年２月１２日，甲１５書面と同内容の書面に捺印したものを，被控訴人宛てに普通郵便で発送したことが認められるから，上記書面は，同月１３日頃，被控訴人に配達されたものと推認される。しかし，甲６契約書１２条１項は，「本件発明は，日本国内出願のほか，ＰＣＴ条約に基づく国際出願，パリ条約に基づく外国出願，及び台湾への出願を行う。」と定め，同条２項は，「ＰＣＴ条約に基づく国際出願の指定国，及びパリ条約に基づく外国出願の出願国，本件発明の特許出願の分割出願，或いは特許法第４１条に定める規定，優先権主張する出願について，甲，乙，丙及び丁は協議の後，別途に定める。」と定めているにとどまるから，同条は，ＰＣＴ条約による国際出願を中国に国内移行させることを規定しておらず，更に香港特許庁に対し記録請求手続を行うことを規定しているものとはいえない。
そこで，本件４者間で香港への特許出願をすること（ＰＣＴ条約による国際出願を中国に国内移行させ，更に香港特許庁に対し記録請求手続を行うこと）が別途合意されていたかどうかを検討すると，これを示す書証は提出されておらず，香港が控訴人の営業拠点であることに加え，本件特許事務所が被控訴人に対し平成２４年９月１０日付けで香港への記録請求手続の特許出願手数料等の見積書（甲８７）を発行し，上記のとおり，平成２６年２月１２日には被控訴人に対し香港への権利化手続を希望するか否かを問い合わせる内容の甲１５書面と同内容の書面に捺印したものを郵送したことを考慮しても，上記合意を認めるに足りない。そうすると，香港での特許出願手続に係る債務不履行に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は，理由がない。


平成２９年７月４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１０２２０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年６月１３日
判     決
原告     フリー株式会社
同訴訟代理人弁理士    大    谷        寛
野    本    裕    史
被        告    特許庁長官
同指定代理人     野    崎    大    進
相    崎    裕    恒
金    子    幸    一
貝            涼
真    鍋    伸    行
主     文
１特許庁が不服２０１５－２１５２７号事件について平成２８年８月１６日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴原告は，平成２６年１０月２４日，発明の名称を「給与計算方法及び給与計算プログラム」とする特許出願（特願２０１４－２１７２０２号。請求項数１６。甲８）をしたが，平成２７年１１月４日付けで拒絶査定（甲９）を受けた。⑵そこで，原告は，平成２７年１２月３日，これに対する不服の審判を請求し，特許請求の範囲について補正（以下「本件補正」という。）をした。⑶特許庁は，上記審判請求を不服２０１５－２１５２７号事件として審理を行い，平成２８年８月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同年９月７日，その謄本が原告に送達された。
⑷原告は，平成２８年１０月５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである。以下，本件補正後の請求項１に記載された発明を「本願発明」，本願発明に係る明細書（甲８）を，図面を含めて「本願明細書」という。なお，「／」は，原文の改行箇所を示す（以下同じ。）。また，本件補正に係る部分を下線で示す。【請求項１】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって，／サーバが，前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき，／前記サーバが，前記企業情報及び前記従業員情報を用いて，該当月の各従業員の給与計算を行い，／前記サーバが，前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を，前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ，／前記確定ボタンがクリック又はタップされると，前記サーバが，前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ，／前記従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された，給与計算を変動させる従業員入力情報を含むことを特徴とする給与計算方法。
３本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本願発明は，下記アの引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに下記イ及びウの周知例に記載された周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないから，本件補正は，同法１７条の２第６項において読み替えて準用する同法１２６条７項の規定に違反するものであり，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきである，②本件補正前の請求項１に記載された発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，同法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
ア引用例：特開２００９－２６０６０号公報（甲４）イ周知例１：特開２００２－３０４５９２号公報（甲５）ウ周知例２：特開２０１０－２０５３５号公報（甲６）⑵本件審決が認定した引用発明，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明


従業員数３０人前後の小規模事業者が，給与の計算等を行う場合に使用して好適な給与計算システム及び給与計算サーバ装置に関して，／インターネットのような情報ネットワーク１に対して給与計算サーバ装置２が設けられ，この給与計算サーバ装置２には給与データベース３が接続されており，／情報ネットワーク１に対しては，複数の事業者（Ａ社，Ｂ社，Ｃ社，Ｄ社…）における給与担当者の端末装置（事業者端末）４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ…（以下符号４で代表する）が接続されており，／事業者端末４には，タイムレコーダ５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄ…（以下符号５で代表する）が接続されて，従業員の勤怠データの収集が行われており，／事業者端末４からは，タイムレコーダ５で収集された勤怠データが，情報ネットワーク１を介して給与計算サーバ装置２の給与データベース３に登録され，／給与データベース３には，固定項目としての基本給や計算単価等のデータ，また，変動項目としての計算された支給金額等のデータが登録されており，／収集された勤怠データも変動項目に登録され，／給与計算サーバ装置２では，事業者端末４のタイムレコーダ５で収集された勤怠データが給与データベース３に登録されると，この勤怠データに予め登録された固定項目や変動項目のデータが加味されて給与計算ソフトウェア６Ｂによる給与計算が行われ，この計算結果が事業者端末４に送信され，事業者端末４では計算結果としての給与明細書７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄ…（以下符号７で代表する）が出力されて確認が行われ，確認された計算結果のデータは，情報ネットワーク１を介して金融機関８のサーバ装置に送信され，／事業者の給与計算が行われる方法であって，／給与計算を行う場合には，事業者端末４で給与計算サーバ装置２にアクセスし，／作業選択画面が表示され，／作業選択画面（図５Ｂ）には，タイムレコーダからデータ取込，給与計算の確認，給与明細の作成，インターネットバンキング等の作業項目名と，それらの作業を選択実行するためのボタン１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄが設けられており，／タイムレコーダからデータ取込の実行ボタン１１ａがクリックされると，タイムレコーダ５からの勤怠データの取り込みが行われ，取り込まれた勤怠データが給与計算サーバ装置２に送信されて給与計算が行われ，／給与計算の確認の選択ボタン１１ｂがクリックされると，図５Ｃに示す確認画面が表示され，／確認画面には，通常残業時間，深夜残業時間，基本給，残業手当，社会保険，所得税，住民税，支給額等の項目にそれぞれ計算された金額が表示され，給与計算が確認されると，事業者端末４は作業選択画面（図５Ｂ）に戻され，給与明細の作成の実行ボタン１１ｃがクリックされると，給与明細書のプリントアウトが出力され，／インターネットバンキングの実行ボタン１１ｄがクリックされると，確認された計算結果のデータを，例えば図１の情報ネットワーク１を介して金融機関８のサーバ装置に送信する／給与計算方法。
イ本願発明と引用発明との一致点
企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって，／前記サーバが，前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき，／前記サーバが，前記従業員情報を用いて，該当月の各従業員の給与計算を行い，／前記サーバが，給与計算の計算結果の少なくとも一部を，前記企業の経理担当者端末に表示させる，／給与計算方法。
ウ本願発明と引用発明との相違点
(ア)相違点１
本願発明のサーバは，企業の給与規定を含む企業情報も記録しているのに対し，引用発明のサーバは，企業の給与規定を含む企業情報を記録しているのか否か明らかでない点。
(イ)相違点２
本願発明のサーバは，給与計算を行う際に企業情報も用いているのに対し，引用発明のサーバは，給与計算を行う際に企業情報を用いているのか否か明らかでない点。
(ウ)相違点３
本願発明のサーバは，給与計算の計算結果を表示する際に，計算結果の確定ボタンも表示させ，確定ボタンがクリック又はタップされると，前記サーバが，前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させているのに対し，引用発明では，計算結果の確定ボタンを表示させたり，確定させたりしているのか否か明らかでない点。
(エ)相違点４
本願発明のサーバは，給与計算の計算結果を経理担当者端末で表示する際に，ウェブブラウザ上に表示させているのに対し，引用発明では，給与計算の計算結果を経理担当者端末で表示する際に，ウェブブラウザ上に表示させているのか否か明らかでない点。
(オ)相違点５
本願発明の従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された，給与計算を変動させる従業員入力情報を含んでいるのに対し，引用発明の従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力されたものを含んでいない点。
４取消事由
本願発明の容易想到性の判断の誤り
⑴引用発明の認定の誤り
⑵相違点１及び２に係る容易想到性の判断の誤り
⑶相違点３の認定及び容易想到性の判断の誤り
⑷相違点５に係る容易想到性の判断の誤り
第３当事者の主張
１引用発明の認定の誤りについて
〔原告の主張〕


引用例には，引用発明の認定に当たり本件審決が引用した事項（【０００１】，【０００２】，【００１２】～【００１７】，【００２１】～【００２５】，【００４１】～【００４３】）のほかにも，引用例に記載された発明の目的，課題及び効果や，社労士端末９及び税理士端末１０に関する記載が存在する（【０００４】，【０００５】，【００１８】，【００３０】，【００３１】，図２）。これらの事項を適切に参酌すれば，引用発明は，その課題を，「中小企業等ないし小規模事業者に対し，外部の専門家の関与の下で行われる給与計算等を円滑にすること」と認定し，その構成を次のように認定するのが相当である（本件審決の認定〔前記第２の３⑵ア〕と異なる部分を下線で示す。）。従業員数３０人前後の小規模事業者が，外部の専門家の関与の下で行われる給与の計算等に使用して好適な給与計算システム及び給与計算サーバ装置に関して，／…（中略）…，／事業者端末４からは，タイムレコーダ５で収集された勤怠データが，情報ネットワーク１を介して給与計算サーバ装置２の給与データベース３に登録され，情報ネットワーク１に対しては，複数の社労士端末９ａ，９ｂ…（以下符号９で代表する）と，税理士端末１０ａ，１０ｂ…（以下符号１０で代表する）が接続されており，／給与データベース３には，固定項目としての基本給や計算単価等のデータ，また，変動項目としての計算された支給金額等のデータが登録されており，／収集された勤怠データも変動項目に登録され，固定項目及び変動項目のマスター登録が社労士端末９及び税理士端末１０から行われ，／税理士端末１０からは，扶養者情報が固定項目として，税理士のみに与えられた権限に基づいて情報ネットワーク１を介して給与計算サーバ装置２の給与データベース３に登録され，／…（中略）…，／タイムレコーダからデータ取込の実行ボタン１１ａがクリックされると，タイムレコーダ５からの勤怠データの取り込みが行われ，取り込まれた勤怠データが給与計算サーバ装置２に送信されて予め登録された固定項目や変動項目のデータが加味されて給与計算が行われ，／給与計算の確認の選択ボタン１１ｂがクリックされると，図５Ｃに示す確認画面が表示され，／確認画面には，通常残業時間，深夜残業時間，基本給，残業手当，社会保険，所得税，住民税，支給額等の項目にそれぞれ計算された金額が従業員ごとに表示され，／…（中略）…／給与計算方法。
本件審決は，合理的な理由を示すことなく，社労士端末９及び税理士端末１０を除外して，引用発明を誤って認定しており，少なくとも理由不備の違法がある。また，本願発明は，扶養者情報といった給与計算を変動させる従業員入力情報の入力を従業員端末からサーバに対して行うことを可能とした点に特徴の一つがあり，本願発明と対比する上で，扶養者情報がいずれの端末から入力されるのかという事項は，引用発明に基づく容易想到性の判断に直接影響を及ぼすものである。したがって，引用例の明示の記載を参酌することなくなされた本件審決の引用発明の認定は，誤りである。
〔被告の主張〕
引用例は，２つの特許文献（甲７，乙１）を背景技術として挙げた上で（【０００２】），これらに比して，複数の事業者と，税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が，給与計算その他の処理を円滑に行うことができるようにすること（【０００５】）を課題とする技術を記載したものである。そして，そのための手段として，給与計算サーバ装置２，給与データベース３，事業者端末４，タイムレコーダ５，情報ネットワーク１，社労士端末９及び税理士端末１０から成る給与計算システムにおいて，以下のような処理を行っている。
⓪マスター登録
専門家端末（社労士端末９，税理士端末１０）で給与計算サーバ装置２にアクセスし，給与計算を行うための固定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行う（【００１８】～【００２１】）。
①給与計算処理
タイムレコーダ５から取得した勤怠データと，給与データベース３に登録された情報に基づき，給与計算サーバ装置２で給与計算を行い，給与担当者が，事業者端末４で給与明細書を確認した上で，給与振り込みデータを金融機関サーバに送信する（【００２２】～【００２５】，【００４１】～【００４３】，図７のＳ１１～Ｓ２０）。
②社保手続，年末調整
システムに接続された専門家端末からの閲覧を制限しつつ，専門家（社会保険労務士，税理士）に，専門家端末を介して，給与データベース３を閲覧させ（【００３１】～【００３３】），社会保険労務士が社会保険手続の処理を行ったり   （【０   ０２６   】～【   ００２   ７】，   【００   ４４】   ，図７   のＳ２   １～Ｓ   ２４），税理士が年末調整の処理を行ったりする（【００２８】～【００３０】，【００４５】，図７のＳ２５～Ｓ２８）。
ここでは，上記①の処理は，給与担当者が事業者端末４を介して行うものとされている。他方，上記⓪の登録及び上記②の処理は，社会保険労務士又は税理士が社労士端末９又は税理士端末１０を介して行う処理であるとされている。本件審決は，本願発明と対比するために，上記①に係る処理を引用発明として認定したものであり，同処理に関する構成を踏まえたものであるから，引用発明の認定において，同処理に用いられるものではない社労士端末９及び税理士端末１０を除外していることに誤りはない。
２相違点１及び２に係る容易想到性の判断の誤りについて
〔原告の主張〕
⑴周知例２が開示する技術的事項の認定の誤り
本件審決は，周知例２のみに依拠して，「給与支払システムにおいて，企業情報として，企業の給与締め日（給与締日）や給与支給日（給与支払日）等の企業の給与規定を含む企業情報を登録しておき，給与支払の際に当該企業情報を用いること」を周知技術であるかのように認定しているが，これは誤りである。周知例２に記載された技術は，「給与計算システム」でも「給与支払システム」でもなく，給与支給日前の希望日に振込手数料を抑えて支払を行うための口座振込システムであり，給与計算を自ら行うものではない（【０００２】，【０００７】，【００１１】，【００１４】等）。
⑵容易想到性の判断の誤り


引用発明は，「ネットワークを介してサーバが行う給与計算方法」の技術分野に属するところ，上記⑴のとおり，周知例２に記載された技術は，給与計算方法の技術分野に属さず，「インターネットを介してコンピュータが行う給与の口座振込方法」の技術分野に属するものであり，給与金額の計算は別途なされていることを所与の前提とする。
このように，引用例と周知例２とは，そもそも技術分野が異なることから，その課題も異なり，本願出願日において，当業者であれば周知例２に記載された技術を引用発明に容易に適用したはずであると考えることのできる根拠はない。また，周知例２に記載された技術は，インターネットを介して給与金額情報を受け付ける口座振込システムコンピュータ１０であり，引用発明において対応する構成は，給与計算サーバ装置２から情報ネットワーク１を介して給与計算の計算結果のデータを受信する金融機関８のサーバ装置であるところ，同装置を口座振込システムコンピュータ１０に置換してみたところで，何ら相違点１及び２に影響は与えない。したがって，仮に，技術分野の相違を度外視して，周知例２に記載された技術を引用発明に適用したとしても，相違点１及び２は解消されない。
〔被告の主張〕
⑴周知例２が開示する技術的事項
周知例２の口座振込システムコンピュ―タ１０が給与計算を行っていることは，周知例２の【００３０】～【００４０】の記載に照らし明らかである。また，「給与計算・支払システムにおいて，企業情報として，企業の給与締め日（給与締日）や給与支給日（給与支払日）等の企業の給与規定を含む企業情報を登録しておき，給与支払の際に当該企業情報を用いること」は，周知例２だけでなく，著名な給与計算ソフトのマニュアル（乙５）及びガイド本（乙６）にも開示されている。
したがって，本件審決における周知技術の認定に誤りはない。
⑵容易想到性の判断に誤りがないこと
上記⑴のとおり，本件審決における周知技術の認定に誤りはない。また，本件審決は，「給与計算」を含むシステムの趣旨で「給与支払システム」の文言を用いているところ，この意味での「給与支払システム」が引用発明と同一の技術分野のものであることも明らかであり，本件審決における相違点１及び２の容易想到性の判断に誤りはない。
３相違点３の認定及び容易想到性の判断の誤りについて
〔原告の主張〕
⑴相違点３の認定の誤り
引用例において，計算結果を表示する際に計算結果の確定ボタンが表示されていないことは，図５Ｃから明白である。また，「確定」とは，「確かにきまること。定まって変動しないこと。」（甲１０）を意味する文言であるところ，引用例には，給与計算の結果を変動させないためのボタンについて開示がない。したがって，本件審決における相違点３の認定は誤りである。
⑵引用発明の評価の誤り
本件審決は，相違点３について，「（引用発明において，）給与明細書のプリントアウトを出力したり，確認された計算結果のデータを金融機関のサーバ装置に送信するということは，実質的に，確認された計算結果を確定しているといえるから，給与明細の作成ボタン１１ｃやインターネットバンキングボタン１１ｄが確定ボタンであるともいえる」と認定判断した（１６頁）。
しかし，「確定」の意味は，上記⑴のとおりであり，プリントアウトの出力，データの送信などを「確定」と直ちに同視すべき理由はない。本件審決は，上記評価をしたことについて合理的な理由を示しておらず，理由不備の違法がある。
⑶周知技術の認定の誤り
本件審決は，周知例１のみに依拠して，「一般に，データ処理の結果を表示確認する画面に，確認ボタンや，確定ボタン等の確認が完了したこと，すなわち，データ処理の確定を示すボタンを表示して，当該ボタンをクリックさせて確認の完了（確定）を行わせることは，本願出願日前，周知の技術にすぎない」と認定し，引用発明において，給与担当者（経理担当者）が支給金額確定，控除金額確定，支払金額確定を行う際に，「クリック可能な確定ボタンを給与計算結果の確認画面内に設けるか，別の画面に設けるかは，当業者が必要に応じて適宜選択すべき設計的事項にすぎない」と判断した（１７頁）。
しかし，本件審決の認定は誤りがある。また，本件審決は，「確認の完了」を「確定」と同義のものとして周知技術の認定を行っており，「確定」の意味を正解しないものであって，前提において失当である。
原告は，周知例１に，「経理担当者が審査（確認）する電子伝票データの表示画面において，確定ボタンを表示し，確定ボタンの押下によって確定を行う技術」が開示されていることは争わないが，同技術をデータ処理の表示画面全般に係る技術に一般化，抽象化することは認められない。
⑷引用発明に周知技術を適用する動機付けなどを欠くことア本願発明において「確定ボタン」のもつ技術的な意義は，給与計算に用いられる従業員情報が給与計算を変動させる従業員入力情報を含むことから，経理担当者のあずかり知らないところで従業員によって情報が入力され，給与計算に変動がもたらされることを確定ボタンのクリック又はタップによる確定処理後は抑止することにある（本願明細書【００４０】等）。また，給与計算の確認結果とともに確定ボタンを表示させることにより，経理担当者による確認後速やかに確定させ，変動を抑えることができる。仮に，計算結果を表示する画面に確定ボタンが設けられておらず，それが別の画面に設けられるとすれば，確認後，当該別の画面へと遷移している間に計算結果が変動してしまうおそれを生じさせる。このように，確定ボタンの表示画面は技術的な意味を有し，設計的事項とされるべきものではない。
イ引用発明では，「勤怠データにあらかじめ登録された固定項目や変動項目のデータが加味されて給与計算ソフトウェア６Ｂによる給与計算が行われ」ることから，本願発明のように，給与計算を変動させる従業員入力情報が経理担当者のあずかり知らないところで従業員によって入力されることは，全く念頭に置かれていない。そのため，給与計算結果を表示する際に確定ボタンを同時に表示することにより得られる利便性はない。
また，引用発明は，「ネットワークを介してサーバが行う給与計算方法」の技術分野に属するところ，周知例１に記載された技術は，「電子伝票データの審査方法」の技術分野に属することから，当業者が周知例１に記載された技術を引用発明に適用すべき動機付けとなるものもない。
さらに，引用例には，わずかに図２において，「支給金額確定」，「控除金額確定」及び「支払金額確定」との記載が，一切の説明を伴わずになされているだけであり，この記載から，引用例において給与計算の計算結果を確認する際に確認ボタンを表示させることが示唆されていると考えることには論理の飛躍がある。以上のことからすると，仮に，周知例１に記載された技術をデータ処理の表示画面全般に係る技術に抽象化することができたとしても，引用発明に同技術を適用することについて，当業者が容易に想到することができたとはいえない。⑸引用発明に周知技術を適用しても相違点３は解消されないこと本願発明は，本願明細書の図５に示されるように，該当月の各従業員の計算結果を個別に行うのではなく，単一の確認ボタンの１クリック又は１タップのみにより，一括して確定処理を完了させるものである。


一方，引用発明は，引用例の図５Ｃに示されるように，従業員ごとに確認画面を設けるものである。したがって，仮に同画面に確定ボタンを設けたとしても，同ボタンがクリック又はタップされることにより確定されるのは，当該従業員の計算結果に限られる。
よって，仮に引用発明に本件審決が認定した周知技術を適用したとしても，相違点３は解消されない。
〔被告の主張〕
⑴相違点３の認定に誤りがないこと
引用例の図２には，「支給金額確定」等の記載があることから，引用発明においても，「支給金額」等の「確定」処理を実行することを前提とすることは明らかである。本件審決は，引用例では上記「確定」処理を「確定ボタン」を表示して行うか否かが明らかでないことから，相違点３のとおり相違点を認定したものであり，相違点の認定に誤りはない。
⑵引用発明の評価に誤りはないこと
本願発明においてサーバが行う「確定」処理の意義は，当該月の給与として従業員に支払われる金額を従業員に知らせたり，実際に支払われる金額を銀行振込データとして金融機関に通知したりすることを包含するものであり（本願明細書【００４０】，【００４１】，【００４３】，【００４４】），この意味でのサーバが行う「確定」処理は，引用発明にも実質的に開示されている。
金融機関のサーバ装置への送信や給与明細書のプリントアウトの処理は，給与計算が完了したという，一般的な意義での給与計算の「確定」を金融機関又は従業者に対して知らせるものである。本件審決は，このことを踏まえて，これらの処理を指示するボタンを「確定」ボタンともいえる旨説示したものであり，引用発明の評価に誤りはない。
⑶周知技術の認定に誤りはないこと
周知例１は，経理担当者が銀行振込伝票等を承認する際の電子伝票の承認方法の技術を開示する文献であり，経理担当者が担当し，電子伝票の承認（確認）後に，当該電子伝票に基づいて銀行振込されることに関連して，本件審決が認定した周知技術である，「データ処理の結果を表示確認する画面に，確認ボタンや，確定ボタン等の確認が完了したこと，すなわち，データ処理の確定を示すボタンを表示して，当該ボタンをクリックさせて確認の完了（確定）を行わせること」を記載している。また，周知例１が狭義の「給与計算」ではないとしても，これに近接し類似する技術分野である，電子伝票の承認（確認）後に当該伝票に基づいて銀行振込されることに関連するものであるから，給与支給のための「確認された計算結果のデータ」の「金融機関８のサーバ装置」への「送信」などを行う引用発明と組み合されるべき周知技術の認定の根拠となり得る。
さらに，主要な給与計算ソフトを用いた給与計算実務のテキスト（乙７）には，データ処理（給与計算処理）の結果を表示確認する画面（給与明細書画面）に確定ボタン（「ロック」ボタン）を表示して，当該ボタンをクリックさせて確定（明細項目を変更できなくすること）を行わせることが開示されており，同ソフトのガイド本（乙６）には，上記「ロック」の処理を全ての従業員の給与明細に対して一括に行うことが開示されている。
したがって，本件審決における周知技術の認定に誤りはない。⑷引用発明に周知技術を適用する動機付けなどを欠くものではないこと上記⑶のとおり，本件審決における周知技術の認定に誤りはない。そして，企業内の情報化に伴うコンピュータの画面設計一般において，上記周知技術が示すような，一定の機能に一のボタンを割り当てるか否かは，当業者が周知技術を勘案して適宜行うべき設計事項にすぎず，これを行う積極的な動機が引用例に明示されていないとしても，そのことにより組合せの動機付けが欠けるものではない。
⑸引用発明に周知技術を適用することにより相違点３は解消されること本願発明の特許請求の範囲には，「前記確定ボタンがクリック又はタップされると，前記サーバが，前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ，」と記載されているにすぎず，該当月の全ての従業員の前記計算結果を一括して確定させることは発明特定事項とされていない。原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではなく，失当である。また，周知例１には，複数の銀行振込伝票の概要を一覧表示した画面に，一括して確定する「確定」ボタンが示されており，乙６にも，全ての従業員の給与明細を一括確定（ロック）すること及び複数の従業員の給与明細一覧表示画面に確定ボタン（ロックボタン）を表示することが記載されている。したがって，該当月の全ての従業員の前記計算結果を一括確定させるという点も，給与計算の技術分野における周知技術である。
４相違点５に係る容易想到性の判断の誤りについて
〔原告の主張〕
⑴引用例に係る扶養者情報の認定の誤り
本件審決は，引用例の図２に【扶養者情報】との記載があることから直ちに，「一般に扶養者情報は，従業員からの申告により，従業員の扶養者情報を雇用者企業が入手するものである」と認定した。
しかし，引用例において扶養者情報は，税理士端末１０から固定項目として給与データベース３に登録されるものであり，税理士のみに与えられた権限に基づいて行われるものであって，本件審決の認定は引用例の記載から乖離している。前記１〔原告の主張〕のとおり，本件審決は，引用発明の認定においては，社労士端末９及び税理士端末１０に関する開示を読み飛ばす一方で，相違点５の容易想到性の判断においては，本願発明の「給与計算を変動させる従業員入力情報」に対応し得る事項として，図２の【扶養者情報】に突如目を向けるものであり，引用発明の認定が，本願発明と対比を行う上で不可欠な事項を看過した誤りであったことを自認するに等しい。
⑵周知技術等の認定の誤り
本願出願日時点において，クラウド上の給与計算ソフトでは，従業員端末から従業員情報を入力する機能，ましてや給与計算を変動させる従業員情報を入力する機能は存在せず，少なくとも周知ではなかった。また，その前提となる従業員用のＩＤを用意すること自体，少なくとも周知ではなかった。本件審決は，周知例２のみに基づいて，従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末の他に，従業員情報の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えることは，本願出願日前に周知の技術であったことを認定しているが，これは誤りである。周知例２には，従業員情報として，給与計算に変動を及ぼさない個人情報及び取引金融機関，口座情報を入力させることの記載があるにすぎない。
⑶引用発明に周知技術を適用することに阻害要因等があること前記２〔原告の主張〕のとおり，引用例と周知例２とは異なる技術分野に属するものであるから，周知例２に記載された技術を引用発明に適用することは容易でない。


また，引用発明において，給与計算を変動させる従業員入力情報は，税理士端末１０から固定項目として給与データベース３に登録され，これは税理士のみに与えられた権限に基づいて行われるところ，同発明は，中小企業等ないし小規模事業者に対し，外部の専門家の関与の下で行われる給与計算等を円滑にすることを課題として上記構成を採用するものであるから，これを改変するとすれば，上記課題を解決しないものとなることが不可避である。したがって，給与計算を変動させる従業員入力情報（扶養者情報）の入力を税理士端末１０とは異なる端末から行うこと，特に専門家端末ではない従業員端末から行うことには，明白な阻害事由がある。なお，本件審決は，相違点５に係る認定判断の箇所において，特開２００１－２９０９２３号公報（甲７）についても言及しているが（１８頁），甲７は，引用例において背景技術として否定され，排斥されたものであり（【０００４】），引用例に接した当業者が当該技術を引用発明に適用することは考えられない。
⑷本願発明の効果
本願発明の課題は，中小企業等に対し，給与計算事務を大幅に簡便にすることであり（本願明細書【０００６】），その意味は，外部の専門家に外注するのではなく，各企業等が自ら給与計算事務を行う上で負担を軽減することを意味する（同【０００２】～【０００５】）。
本願発明は，①クラウドコンピューティングによる給与計算を提供すること，②従業員端末から給与計算を変動させる従業員情報が入力されること，③計算結果を表示する画面に確定ボタンが表示され，そのクリック又はタップのみによって確定処理が一括で行われること，の三つが有機的に結合することで，扶養者数等の従業員固有の情報に基づき変動する給与計算を自動化することができ，従来，既存の給与計算ソフトを用いて，又は用いずに，従業員ごとに各従業員に固有の情報を反映させて計算を行っていた複雑な作業負担から給与計算担当者を解放することができる，という画期的な効果が得られるものである（同【００３５】，【００４０】等）。
〔被告の主張〕
⑴引用例に係る扶養者情報の認定に誤りはないこと一般に，給与所得者は，毎月の源泉徴収税額を計算するために，年の途中で扶養者親族等の数が変動した場合には，変動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに，随時，雇用者企業に対し，「給与所得者の扶養控除等の（異動）申告書」を提出する。雇用者企業は，一般に，各月の給与計算において，上記申告書に基づき扶養者の所得等を確認し，源泉徴収税額の計算，扶養手当の支給等を行っている。これらの事実は，給与計算分野の当業者のみならず，給与所得者にとっても一般常識といえる。
引用例の図２の【扶養者情報】は，年末調整の際に税理士端末から入力するものであるが，その情報は，雇用者企業が従業員から入手した上記申告書から得られたものと考えられるから，本件審決の認定に誤りはない。また，引用例の図２は，給与データベース３の構成の例示にすぎないところ，同図において【扶養者情報】が「税理士」「年末調整」に関連付けられているからといって，扶養者情報を年末調整のみならず，各月の給与計算に付随する源泉徴収額の計算のために用いることは，上記のとおり想定し得ることである。本件審決が相違点５において図２の【扶養者情報】の項目について触れたことと引用発明の認定とは，直接関係がない。なお，このようなデータの入力は比較的手数が掛かるものである（引用例【００１８】）ため，引用例では税理士等の専門家が代行しているが，従業員数が少ない場合や，従業員数が多くても入力の手数をいとわないのであれば，給与担当者が行ったり，従業員本人が行ったりすることを妨げるものではない。
⑵周知技術等の認定に誤りはないこと
本願出願日における技術水準を認定する際の根拠については，クラウド給与サービスとして実装されたものに限られるものではなく，ＡＳＰ給与計算システム（インターネットを介してアクセス可能なサーバで提供される給与計算システム）における技術水準も検討する必要がある。本願明細書には，本願発明は，クラウドコンピューティングを提供するウェブサーバにより実現することができる（【００２５】）旨の記載以上の具体的なシステム構成に言及する記載は見当たらないから，本願発明が前提とするクラウドコンピューティングがＡＳＰサービスをも包含する概念であるとの本件審決の認定に誤りはない。
インターネットを介してアクセス可能なサーバで提供される給与計算システムにおいて，従業員の携帯端末から従業員情報を入力させる構成は，周知例２及び引用発明の背景技術である甲７のほか，特開２００１－２７３３８９号公報（乙９）や特開２００３－３０４７７号公報（乙１０）にも開示されている（乙９【００１６】，乙１０【００１５】，【００２５】）。
したがって，本件審決における周知技術の認定に誤りはない。⑶引用発明に周知技術を適用することに阻害要因等はないこと周知例２に記載された技術と引用発明が同一の技術分野に属するものであることについては，前記２〔被告の主張〕のとおりである。
また，本願発明と引用発明とは，給与担当者における給与計算の負担を削減し，これを円滑に行うことを可能にするという，給与計算システムにおける自明の課題が共通している。給与計算に必要な固定項目や変更項目を外部専門家の端末で行うか従業員の端末で行うかは，いずれもこの課題を解決するものであり，扶養者情報の入力を税理士端末ではなく従業員端末から行うことについて，阻害事由はない。なお，甲７には，従業員が使用するＰＤＡ端末や携帯電話機などの従業員の携帯端末を用いて，勤務データや届出データ，個人データの入力に使用し給与計算に用いる構成が記載されており，同構成は本願出願前に周知技術であったところ，同構成を引用発明に適用するに当たり阻害要因は見当たらず，同構成を引用発明に適用することは，当業者が容易に想到し得たものである。引用例に背景技術として示されているというだけで，甲７に記載された上記構成を引用発明に適用することが排斥されるわけではない。
⑷本願発明の効果
本願発明の効果は，引用発明，及び給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて従業員情報を入力可能な従業員端末機を備えるという周知技術，のそれぞれから自明の効果である。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の記載は，前記第２の２のとおりであり，本願明細書によれば，本願発明の特徴は，以下のとおりである。
⑴技術分野
本願発明は，給与計算方法及び給与計算プログラムに関し，より詳細には，企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法及び給与計算プログラムに関する。（【０００１】）
⑵背景技術


従業員を雇用する企業は，毎月，給与額・各種税金に関する複雑な計算を行い，給与明細を作成して，各従業員に配布している。各企業等は，こうした給与計算事務を総務部，経理部等にて給与計算ソフトを用いて行っていることが多い。（【０００２】，【０００３】）
⑶発明が解決しようとする課題
市販の給与計算ソフトは，各企業等が給与計算事務を行う上で必要な機能を備えているものの，様々な企業等の需要に応えることのできる汎用ソフトであることの欠点も抱えている。（【０００４】）
すなわち，給与計算事務を給与計算ソフトを用いて行っている企業が一定の割合存在する一方，エクセル，手書きによる計算，あるいは社会保険労務士等への外注も少なくない割合で存在し，既存の給与計算ソフトが十分には対応できてない側面があると言える。このことは，初期設定等の各種設定が複雑であること，専門知識が要求されること，作業工程が多いこと等，既存の給与計算ソフトが汎用ソフトであることに起因する欠点の表れであると理解することができる。特に，中小企業又は個人事業主にとっては，このような給与計算事務を経営者が行わざるを得ないケースも多々あり，大きな負担となっている。（【０００５】）本願発明は，このような問題点に鑑みてなされたものであり，その目的は，中小企業等に対し，給与計算事務を大幅に簡便にする給与計算方法及び給与計算プログラムを提供することにある。（【０００６】）
⑷課題を解決するための手段
このような目的を達成するために，本願発明の…態様は，企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって，前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき，前記企業情報及び前記従業員情報を用いて，該当月の各従業員の給与計算を行い，前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を，前記計算結果の確定ボタンとともにウェブブラウザ上に表示させ，前記確定ボタンがクリック又はタップされると，該当月の各従業員の前記計算結果を確定させること…前記従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページをウェブブラウザ上に表示させて入力された従業員入力情報を含むこと…を特徴とする。（【０００７】，【００１０】）
⑸発明の効果
本願発明によれば，…中小企業等に対し，給与計算事務を大幅に簡便にする給与計算方法及び給与計算プログラムを提供することができる。（【００２３】）
⑹実施態様
給与計算方法の初期設定として，ユーザーとなる企業は，ウェブブラウザにより登録ページにアクセスし，メールアドレス，パスワード，事業所名等を入力してアカウントを作成する。そして，最初に給与規定の登録に進み，給与計算締日及び給与計算支払日，休日，会社が加入している健康保険，雇用保険の料率を指定し，さらに，住民税の納付及び残業代の計算について指定する。（【００２６】～【００２８】）
次に，従業員情報の登録画面に進む。ユーザー企業の給与計算担当者が入力する従業員基本情報としては，姓名，生年月日，社員番号，入社日，連絡先，基本給等が挙げられる。…従業員情報の一部は当該従業員自身が入力できるものであり，給与計算担当者は，当該従業員のあらかじめ登録されたメールアドレスに，自己の情報を入力することのできるウェブページを通知し，従業員に当該従業員の情報へのアクセスを許可することができる。従業員アカウントにログインした際に表示される各画面では，従業員情報の確認画面が表示され，各従業員に，扶養者数等の従業員固有の情報を入力させることによって，このような従業員固有の情報に基づき変動する給与計算を自動化し，給与計算担当者を煩雑な作業から解放することができる。扶養者数のほかには，生年月日により介護保険の支払義務の有無及び支払額が変動し，入社日により保険料の支払開始月が変動する。また，各従業員が自分で勤怠情報を入力することができる。このように，給与計算ソフトをクラウドのウェブアプリケーションにより実現することで，従業員ごとのアカウントを作成し，各従業員が自らアクセスして所要の情報をあらかじめ入力することができるようにして，従業員情報に基づく給与計算を自動化することができる。（【００３３】～【００３５】）
給与計算担当者のアカウントにて表示される計算結果一覧では，上段に全従業員の給与合計が表示され，下段に各従業員の給与明細の要約が表示され，給与計算担当者が，「９月分の給与明細を確定する」ボタンをクリック又はタップすると，各従業員の給与が確定する。給与計算担当者は，あらかじめ記録された企業情報及び従業員情報を用いて該当月の各従業員の給与計算を行うことで，１クリック又は１タップのみで，各従業員の給与計算を完了することができ，従来，既存の給与計算ソフトを用いて，あるいは用いずに，従業員ごとに各従業員に固有の情報を反映させて計算を行っていた複雑な作業の負担が軽減される。また，１クリック又は１タップのみに基づいて，各従業員に，あらかじめウェブサーバの記憶部に格納されているメールアドレスを用いて，給与が確定し，給与明細をオンラインで閲覧可能であることを各従業員のスマートフォン，タブレット等の携帯端末，ＰＣ等に通知してもよい。…従来，給与計算の確定と，各従業員が給与明細を閲覧するまでには，タイムラグがあった。これは，紙の給与明細を配布する場合には，誤配防止の観点，個人情報保護の観点等から配布物の確認が必要であったことによるが，ウェブアプリケーション上での閲覧とすることによって誤配の可能性がゼロになり，給与掲載の確定後，直ちに給与明細へのアクセスを許可できるようになる。（【００３９】～【００４１】）
２引用発明について
⑴引用例（甲４）には，おおむね次の記載がある（下記記載中に引用する図１，図２及び図５については，別紙引用例等図面目録を参照。）。
ア技術分野
本発明は，例えば従業員数３０人前後の小規模事業者が，給与の計算等を行う場合に使用して好適な給与計算システム及び給与計算サーバ装置に関する。詳しくは，税理士や社会保険労務士のような複数の専門家と複数の事業者を，情報ネットワークを使って１台のサーバ装置で結ぶことにより，簡単な構成で給与計算等の処理が円滑に行われるようにするものである。（【０００１】）
イ背景技術
ＡＳＰ（ApplicationService    Provider）業者が給与計算等のソフトウェアをサーバ装置に設けて，給与計算を代行することが行われている。また，勤怠情報を給与計算代行業者が情報ネットワークを通じて収集して給与計算の代行を行っているものもある。（【０００２】）
ウ発明が解決しようとする課題
…本発明の目的は，複数の事業者と，税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が，給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにするものである。（【０００５】）
エ発明の効果
本発明の給与計算システム及び給与計算サーバ装置によれば，複数の事業者と，税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家を，情報ネットワークを通じて相互に接続することによって，給与計算やその他の処理を円滑に行うことができる。（【００１１】）
オ本発明の実施の形態


…図１は，本発明による給与計算システム及び給与計算サーバ装置を適用した情報ネットワークの一実施形態におけるシステム全体の構成を示す図である。（【００１２】）
図１において，例えばインターネットのような情報ネットワーク１に対して給与計算サーバ装置２が設けられ，この給与計算サーバ装置２には給与データベース３が接続されている。そしてこの情報ネットワーク１に対しては，複数の事業者…における給与担当者の端末装置（事業者端末）…が接続される。また，事業者端末４には，タイムレコーダ…が接続されて，従業員の勤怠データの収集が行われている。
（【００１３】）
これにより事業者端末４からは，例えばタイムレコーダ５で収集された勤怠データが，情報ネットワーク１を介して給与計算サーバ装置２の給与データベース３に登録される。この給与データベース３には，例えば図２に示すように，固定項目としての基本給や計算単価等のデータ，また，変動項目としての計算された支給金額等のデータが登録される。なお，収集された勤怠データも変動項目に登録される。
（【００１４】）
給与計算サーバ装置２には，上述の勤怠データの収集のためのデータ収集ソフトウェア６Ａ，収集された勤怠データ及び固定項目と変動項目のデータに従って給与計算を行う給与計算ソフトウェア６Ｂ，社会保険計算を行う社会保険計算ソフトウェア６Ｃ，年末調整計算を行う年末調整計算ソフトウェア６Ｄ，マスター管理ソフトウェア６Ｅ等が設けられる。なお，これらのソフトウェア６Ａ～６Ｅには市販あるいは既製のものが利用可能であり，任意のデータ収集や給与計算等を行うソフトウェアが装備される。（【００１５】）
したがって，給与計算サーバ装置２では，例えば事業者端末４のタイムレコーダ５で収集された勤怠データが給与データベース３に登録されると，この勤怠データに予め登録された固定項目や変動項目のデータが加味されて給与計算ソフトウェア６Ｂによる給与計算が行われ，この計算結果が事業者端末４に送信される。これにより事業者端末４では計算結果としての給与明細書…が出力されて確認が行われる。また，この確認された計算結果のデータは，例えば情報ネットワーク１を介して金融機関８のサーバ装置に送信することができる。（【００１６】）以上の手順によって，事業者の給与計算が行われる。そしてこの場合に，例えばタイムレコーダ５で収集された勤怠データは，自動的に給与計算サーバ装置２に登録され，上述の固定項目や変動項目のデータを予め登録しておくことで，全自動で給与計算を行うことができる。（【００１７】）
次に，上述の固定項目や変動項目のデータを登録する際の手順について説明する。ここで，固定項目や変動項目のデータを登録するためには最初にマスター登録を行う。このマスター登録を行う項目は多岐にわたり，比較的手数の掛かるものである。そこでこのようなマスター登録の作業は社会保険労務士（社労士）や税理士のような専門家が行うものとする。そのため情報ネットワーク１には，図１に示したようにそれぞれ複数の社労士端末…と，税理士端末…が接続される。（【００１８】）マスター登録の画面（図３Ｃ）には，固定項目となる従業員の氏名や生年月日，基本給，住宅手当，通勤手当，住民税，雇用保険及び労災保険の加入の有無，標準月額報酬等の入力項目が表示されている。なお，図２に示すように固定項目は多岐にわたるものであり，これらの固定項目の全てがここで入力される。（【００２１】）マスター登録が完了すると，事業者端末４からの指示に従って給与計算が実行可能とされる。そこで給与計算を行う場合には，事業者端末４で給与計算サーバ装置２にアクセスすると，例えば図５に示すような画面が表示される。まず，図５Ａはセキュリティのための画面であって，ここではユーザーＩＤとパスワードの入力が行われる。これらの入力が適正であると判断されたときは，図５Ｂに示す作業選択画面が表示される。（【００２２】）
作業選択画面（図５Ｂ）には，タイムレコーダからデータ取込，給与計算の確認，給与明細の作成，インターネットバンキング等の作業項目名と，それらの作業を選択実行するためのボタン…が設けられる。そこでまずタイムレコーダからデータ取込の実行ボタン１１ａがクリックされると，タイムレコーダ５からの勤怠データの取り込みが行われる。この取り込まれた勤怠データが給与計算サーバ装置２に送信されて給与計算が行われる。（【００２３】）
次に，給与計算の確認の選択ボタン１１ｂがクリックされると，図５Ｃに示す確認画面が表示される。この確認画面は例えば従業員ごとに作成表示されるものであって，この確認画面には，通常残業時間，深夜残業時間，基本給，残業手当，社会保険，所得税，住民税，支給額等の項目にそれぞれ計算された金額が表示される。これらの項目の内，通常残業時間及び深夜残業時間は修正可能であって，確認の上修正が行われる。また修正された時間に従って，以下の残業手当等の再計算が行われる。（【００２４】）
そして，給与計算が確認されると，事業者端末４は作業選択画面（図５Ｂ）に戻され，給与明細の作成の実行ボタン１１ｃがクリックされると，給与明細書のプリントアウトが出力される。また，インターネットバンキングの実行ボタン１１ｄがクリックされると，確認された計算結果のデータを，例えば図１の情報ネットワーク１を介して金融機関８のサーバ装置に送信する。このようにして，タイムレコーダからの勤怠データの取り込みから給与の支給（送金・振込み）までの作業をきわめて容易に行うことができる。（【００２５】）
給与計算を行う場合には，事業者端末４でタイムレコーダ５から勤怠データが収集され，勤怠データが給与計算サーバ装置２に送信される。そして給与計算サーバ装置２では，受信された勤怠データと給与データベース３に登録された情報に基づき給与計算が行われ，給与計算の結果が事業者端末４に送信される。そして事業者端末４では，受信された給与明細書７が出力され，確認が行われて返信される。この返信が給与計算サーバ装置２で受信され，返信内容に基づく給与振り込みデータが金融機関８のサーバ装置に送信される。（【００４１】，【００４２】）
⑵本件審決における引用発明の認定の当否
上記⑴の記載（【０００１】，【０００２】，【００１２】～【００１７】，【００２１】～【００２５】，【００４１】，【００４２】）から，引用例には，本件審決が認定したとおりの引用発明（前記第２の３⑵ア）が記載されていることが認められる。したがって，本件審決における引用発明の認定に誤りはない。
⑶原告の主張について
原告は，本件審決は，合理的な理由を示すことなく，引用例の図１に明示された社労士端末及び税理士端末から目を背け，引用発明を誤って認定したものであり，引用例に記載された事項を適切に参酌すれば，引用発明は，その課題を「中小企業等ないし小規模事業者に対し，外部の専門家の関与の下で行われる給与計算等を円滑にすること」と認定し，その構成を前記第３の１〔原告の主張〕のとおり認定するのが相当である旨主張する。


確かに，引用例には，発明の目的は，複数の事業者と，税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が，給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにするものであり（【０００５】），同発明の給与計算システム及び給与計算サーバ装置によれば，複数の事業者と，税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家を，情報ネットワークを通じて相互に接続することによって，給与計算やその他の処理を円滑に行うことができること（【００１１】），発明の実施の形態として，複数の事業者端末と，複数の専門家端末と，給与データベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接続された給与システムであり，専門家端末で給与計算サーバ装置にアクセスし，給与計算を行うための固定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行い（【００１８】～【００２１】），マスター登録された情報とタイムレコーダ５から取得した勤怠データとに基づき，給与計算サーバ装置で給与計算を行い，給与担当者が，事業者端末で給与明細書を確認した上で，給与振り込みデータを金融機関サーバに送信する（【００２２】～【００２５】，【００４１】～【００４３】，図７のＳ１１～Ｓ２０）ほか，専門家が専門家端末を介して給与データベースを閲覧し（【００３１】～【００３３】），社会保険手続や年末調整の処理を行うことができる（【００２６】～【００３０】，【００４４】，【００４５】，図７のＳ２１～Ｓ２８）とする構成が記載されていることが認められる。
しかし，引用文献が公開公報等の特許文献である場合，当該文献から認定される発明は，特許請求の範囲に記載された発明に限られるものではなく，発明の詳細な説明に記載された技術的内容全体が引用の対象となり得るものである。よって，引用文献の「発明が解決しようとする課題」や「課題を解決するための手段」の欄に記載された事項と一致しない発明を引用発明として認定したとしても，直ちに違法とはいえない。
そして，引用例において，社労士端末や税理士端末に係る事項を含まない，給与計算に係る発明が記載されていることについては，上記⑵のとおりであるから，この発明を引用発明として認定することが誤りとはいえない。したがって，本件審決の認定に誤りはなく，原告の主張は採用できない。
⑷本願発明と引用発明との対比
本件審決のとおり引用発明を認定した場合に，本願発明と引用発明との間に相違点１ないし５があることについては，相違点３の認定を除き，当事者間に争いがない。
３相違点５の容易想到性について
事案に鑑み，相違点５に係る容易想到性の判断における誤りの有無について検討する。
⑴相違点５について
相違点５は，「本願発明の従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された，給与計算を変動させる従業員入力情報を含んでいるのに対し，引用発明の従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力されたものを含んでいない点。」であり，「入力されたもの」とは，「入力された，給与計算を変動させる従業員入力情報」を意味することは，当事者間に争いがない。
本件審決は，相違点５について，引用例の図２には，【扶養者情報】の項目が見て取れるところ，一般に，扶養者情報は，給与計算を変動させる従業員情報であるとした上で，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」は，本願出願日前に周知の技術（周知例２例示周知技術）であり，従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは，当業者が適宜選択すべき設計的事項であるとして，「引用発明において，扶養者情報を従業員の申告に基づいて入力する構成に代えて，周知例２などに周知の技術や一般的な構成を採用して，本願発明と同様に，給与計算を変動させる従業員入力情報（扶養者情報）を各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させる構成とすることは，当業者が，本願出願日前に容易に発明できたものである。」旨認定判断した。
⑵本件審決が認定した周知技術について
ア本件審決は，前記のとおり，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」は，本願出願日前に周知の技術であったと認定した。なお，従業員情報とは，特許請求の範囲の記載のとおり，「各従業員に関連する情報」を意味するものである。
そして，被告は，周知例２，甲７，乙９及び乙１０によれば，本願出願日前に上記周知技術が存在したことが認められるから，本件審決の認定に誤りはない旨主張する。
イ周知例２，甲７，乙９及び乙１０は，本件特許の特許出願日以前に頒布された刊行物であるところ，これらの文献には，従業員情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機について，次のとおり記載されている。
(ア)周知例２（甲６）


周知例２の技術分野（【０００１】），背景技術（【０００２】），発明が解決しようとする課題（【００１１】），発明の効果（【００１５】），発明を実施するための最良の形態（【００１８】，【００２５】，【００２７】～【００２９】，【００３６】）の記載によれば，周知例２には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の取引金融機関，口座，メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。(イ)甲７（特開２００１－２９０９２３号公報）甲７の発明の属する技術分野（【０００１】），発明が解決しようとする課題（【０００９】），発明の実施の形態（【００１０】，【００１１】，【００１３】，【００１４】，【００２０】，【００２１】）並びに図１及び図３（別紙引用例等図面目録参照）の記載によれば，甲７には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の勤怠データの入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。(ウ)乙９（特開２００１－２７３３８９号公報）乙９の発明の属する技術分野（【０００１】），発明が解決しようとする課題（【０００７】），発明の実施の形態（【００１２】，【００１５】，【００１６】，【００１９】，【００２０】）及び図１（別紙引用例等図面目録参照）の記載によれば，乙９には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の出勤時間及び退勤時間の情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。(エ)乙１０（特開２００３－３０４７７号公報）乙１０の発明の属する技術分野（【０００１】），発明が解決しようとする課題（【０００４】），発明の実施の形態（【００１３】～【００１５】，【００２２】～【００２６】）及び図２（別紙引用例等図面目録参照）の記載によれば，乙１０には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の勤怠情報（例えば，出社の時間，退社の時間，有給休暇等）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。
ウ以上のとおり，周知例２，甲７，乙９及び乙１０には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，①従業員の取引金融機関，口座，メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報（周知例２），②従業員の勤怠データ（甲７），③従業員の出勤時間及び退勤時間の情報（乙９）及び④従業員の勤怠情報（例えば，出社の時間，退社の時間，有給休暇等）（乙１０）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が開示されていることは認められるが，これらを上位概念化した「上記利用企業端末のほかに，およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」や，「上記利用企業端末のほかに，従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が開示されているものではなく，それを示唆するものもない。したがって，周知例２，甲７，乙９及び乙１０から,本件審決が認定した周知技術を認めることはできない。また，かかる周知技術の存在を前提として，本件審決が認定判断するように，「従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは，当業者が適宜選択すべき設計的事項である」とも認められない。
⑶動機付けについて
本願発明は，従業員を雇用する企業では，総務部，経理部等において給与計算ソフトを用いて給与計算事務を行っていることが多いところ，市販の給与計算ソフトには，各種設定が複雑である，作業工程が多いなど，汎用ソフトに起因する欠点もあることから，中小企業等では給与計算事務を経営者が行わざるを得ないケースも多々あり，大きな負担となっていることに鑑み，中小企業等に対し，給与計算事務を大幅に簡便にするための給与計算方法及び給与計算プログラムを提供することを目的とするものである（本願明細書【０００２】～【０００６】）。そして，本願発明において，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて，同端末から扶養者情報等の給与計算を変動させる従業員情報を入力させることにしたのは，扶養者数等の従業員固有の情報（扶養者数のほか，生年月日，入社日，勤怠情報）に基づき変動する給与計算を自動化し，給与計算担当者を煩雑な作業から解放するためである（同【００３５】）。
一方，引用例には，発明の目的，効果及び実施の形態について，前記２⑴のとおり記載されており，引用例に記載された発明は，複数の事業者端末と，複数の専門家端末と，給与データベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接続された給与システムとし，専門家端末で給与計算サーバ装置にアクセスし，給与計算を行うための固定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行うことなどにより，複数の事業者と，税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が，給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにしたものである。
したがって，引用例に接した当業者は，本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく，専門家端末から従業員の扶養者情報を入力する構成に代えて，各従業員の従業員端末から当該従業員の扶養者情報を入力する構成とすることにより，相違点５に係る本願発明の構成を想到するものとは認め難い。なお，引用発明においては，事業者端末にタイムレコーダが接続されて従業員の勤怠データの収集が行われ，このデータが給与計算サーバ装置に送信されて給与計算が行われるという構成を有するから，給与担当者における給与計算の負担を削減し，これを円滑に行うということが，被告の主張するように自明の課題であったとしても，その課題を解決するために，上記構成に代えて，勤怠データを従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力させる構成とすることにより，相違点５に係る本願発明の構成を採用する動機付けもない。
⑷小括


平成２６年１０月１６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年（ワ）第３９７７１号不正競争行為差止請求事件
口頭弁論の終結の日平成２６年９月９日
判決
アメリカ合衆国    ペンシルベニア州＜以下略＞
（日本における事務所東京都港区＜以下略＞）
原告     ノグチメディカル    リサーチ
インスティチュート
（日本における名称米国財団法人野口医学研究所）
同訴訟代理人弁護士     大谷隼   夫
松阪健   治
無津呂     幸   憲
宮口裕   幸
千葉県鎌ケ谷市＜以下略＞
被告     Ａ
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１８００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，被告が原告の周知な営業表示に類似する営業表示を使用して原告の営業と混同を生じさせ，また，被告の上記営業表示の使用が訴訟上の和解で定めた義務に違反すると主張して，不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき，被告が受領した協賛金等の額に相当する１８００万円の損失又は損害及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)原告は，昭和５８年６月に，医学者野口英世の業績を記念し，日米医学交流の促進を目的に掲げ，アメリカ合衆国ペンシルベニア州に設立された法人であり，日本国内及び国外において，「米国財団法人野口医学研究所」との表示（以下「原告表示」という。）を使用して，医学交流活動，日本語により受診可能な人間ドック，医療健康相談サービス等を行い，医師，医学生，看護師の医学留学のサポートをするために，留学の説明会，留学先の紹介等も行っている。
被告は，米国財団法人野口英世記念財団（以下「本件財団」という。）の理事長を務めていた者で，かつ，野口グローバルライフ株式会社（以下「本件会社」という。）の取締役であった者である（甲３，４）。(2)原告は，平成１４年１２月６日，当裁判所に対し，本件財団を被告として，「米国財団法人野口英世記念財団」との表示の使用の差止めを求める訴え（平成１４年（ワ）第２６９６１号事件。以下「前訴」という。）を提起した。
本件前訴において，平成１６年８月２４日，原告と本件財団との間で，以下の内容を含む訴訟上の和解（以下「本件和解」という。甲４）が成立した。ア本件財団が「米国財団法人野口英世記念財団」の名称によって日米医学交流事業を行う場合は，その時期，場所，実施内容を原告に事前に連絡し，協議した上でこれを行う。原告と本件財団は，本和解成立後相互に情報の交換等を行い，日米医学交流の促進のために協力し，信頼関係を築くことに努力する。（２項）
イ本件財団は，株式会社野口メドライン（以下「野口メドライン」という。）をして，平成１６年１２月２０日限り，野口メドラインのホームページを別紙「野口メドラインのホームページの変更」記載のとおり修正させる。（４項）
ウ本件財団は，野口メドラインをして，平成１８年６月末日限り，野口メディカルホットラインの会員証につき，野口英世の肖像の写真及び「業務提携：米国財団法人野口英世記念財団」「提供：米国財団法人野口英世記念財団」の文字を削除する。（５項(1)）
エ本件財団は，平成２１年６月末日までの間に，野口メドラインが上記イ，ウについて違反をした場合には，違反の日から違反が解消される日まで１日につき２万円の違約金を支払い，原告に上記違約金を上回る損害が生じた場合には，上回る損害を付加して支払う。（６項）
(3)本件財団は，平成１８年１０月３０日ころの理事会の解散決議により法人格を失った（甲６）。
２争点
(1)不正競争に基づく不当利得返還請求権の成否ア原告表示は原告の営業の表示として周知であるかイ本件財団の表示は原告表示と同一又は類似であるかウ被告の行為は原告の営業と混同を生じさせるものであるかエ被告が利益を受け，そのために原告に損失を及ぼしたか(2)本件和解に定めた義務の違反に基づく損害賠償請求権の成否
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（不正競争に基づく不当利得返還請求権の成否）について
（原告の主張）
ア原告表示は原告の営業の表示として周知であるか原告は，原告表示を用いて，医学交流セミナーを１８回に亘って開催するなどしたほか，２４時間対応可能な医療健康相談サービスを展開して原告表示とともに全国紙を含む新聞等に掲載され，また，原告の品質推奨認定事業マークの付された健康食品やサプリメントが全国で販売され雑誌や新聞に広告が掲載されていることなどからすれば，原告表示は，遅くとも平成１４年ころには，原告の営業を表示するものとして，全国の一般消費者の間に広く認識されていた。
イ本件財団の表示は原告表示と同一又は類似であるか原告表示と本件財団の表示は，「米国」「法人」「野口」「財団」といった，類否判断の上で重要と考えられる部分が共通しており，外観，観念，称呼いずれにおいても類似する。
ウ被告の行為は原告の営業と混同を生じさせるものであるか原告表示と類似し，既に法人格が消滅し存在しなくなった本件財団の表示を使用して国際医学貢献活動への支援名目で協賛金等を募ったりする被告の行為は，需要者において，原告と被告が同一の営業主体であるか，又は原告と被告との間に資本関係若しくは系列関係など密接な関係が存在すると誤信させ，原告の営業と被告の営業を混同させるおそれが強い。現に，本件財団や本件会社が原告の関連法人であると思い込み，原告に問合せをした者がいる。


エ被告が利益を受け，そのために原告に損失を及ぼしたか被告は，本件会社と共謀し，国際医学貢献活動への支援名目で，本件財団として，有限会社いとう商事，有限会社環境技研，戸倉工業株式会社，株式会社野生薬物研究開発センター，株式会社バイオテック，本件会社，株式会社野口メデックス，野口メディカルアシスタンス，株式会社サイバーネットソリューションズから，本件財団の表示又は別紙標章目録記載のロゴマーク（以下「本件ロゴマーク」という。）の使用を許可することの対価として，協賛金等の名目で，１社当たり少なくとも２００万円を受領した。原告は，品質推奨等のために原告表示等の使用を許可する場合には，その対価として，１社当たり２２０万円を受け取っているから，被告は法律上の原因なくして合計１８００万円の利益を受け，そのために原告にこれに相当する損失を及ぼしている。
（被告の主張）
本件財団の表示のうち，「米国」「法人」「財団」は，アメリカ合衆国で非営利法人の設立許可を得た法人であれば，これらの表示をするのは当然であるし，野口英世博士の偉業を顕彰する団体又は法人は世界中に多数存在するのであって，類似性や混同行為に関する原告の主張には理由がない。被告は，本件財団の法人格が消滅した後は，本件財団の収益活動に全く関与していないのであって，本件財団の表示及び本件ロゴマークの使用を継続して協賛金等を募ったなどの事実は一切ない。
(2)争点(2)（本件和解に定めた義務の違反に基づく損害賠償請求権の成否）
について
（原告の主張）
ア本件和解は，その文言上は，本件財団及び野口メドラインのみが当事者及び客体となっているが，被告個人が行う同様の行為や野口メドライン以外の第三者を通じて行われる同様の行為が本件和解条項に抵触しないとすれば全く意味がなく，原告と被告との間では，被告自らも，野口メドライン以外の第三者を通じて同様の行為を行わないことが当然の前提となっていた。
イ前記(1)エ記載のとおり，被告は，本件和解に反して，本件会社等をして本件ロゴマーク等を表示させ，本件財団の表示等を用いて活動を継続し，本件財団の代表者として，３万円から２００万円の協賛金等を受領し，これにより，原告は，その信用を毀損され，合計１８００万円の得べかりし利益を失った。
（被告の主張）
本件和解において，本件財団の表示及び本件ロゴマークの使用について，本件財団が原告の許可を得たり，事前に原告に連絡をしたりする等の合意をした事実はない。また，本件財団が本件和解においてホームページ上から本件ロゴマーク等を削除等させることに応じた第三者とは，文言上明らかなとおり，野口メドラインに限定されている。したがって，本件和解に定めた義務の違反はない。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（不正競争に基づく不当利得返還請求権の成否）について本件の事案に鑑み，本件財団の表示は原告表示と同一又は類似であるか及び被告の行為は原告の営業と混同を生じさせるものであるかについて判断する。(1)原告表示は，団体の種類を表す「米国財団法人」の部分を除くと，「野口」と「医学研究所」とで構成されている。このうち，「野口」の部分は，医学者野口英世に由来する氏であるが，日本国内では一般的な氏を表すから，当然に医学者野口英世を想起させるものではない。また，「医学研究所」は，学問分野としての医学に関連する研究を行う機関を意味するものであると考えられる。そうであるから，これらを組み合わせた原告表示は，医療に関係する団体の名称として特別顕著なものとはいえない。
本件財団の表示は，団体の種類を表す「米国財団法人」の部分を除くと，「野口英世」と「記念財団」とで構成されている。このうち，「野口英世」の部分は，医学者野口英世に由来する氏名であり，医学者野口英世を想起させる。また，「記念財団」の部分は，特定の者の業績等を記念する財団に付される一般的な名称であると考えられる。
そうすると，団体の種類を表す「米国財団法人」は，特定の営業を識別する機能がないから，原告表示と本件財団の表示との類否を判断するに当たっては，原告表示のうちの「野口医学研究所」と本件財団の表示のうちの「野口英世記念財団」とを対比するのが相当である。そして，原告表示のうちの「野口」の部分が医学者野口英世を想起させることがあるとしても，これに続く「医学研究所」の部分と「記念財団」の部分は，外観，観念，称呼が異なるから，本件財団の表示は，原告表示に類似しないのであって，取引者又は需要者において，原告の営業と混同を生じさせるおそれがあると認めることはできない。
(2)原告は，現実に原告と本件財団を混同した事例がある旨主張するが，本件会社を原告と思い込んで問合せをしてきた者がいる旨のメモ（甲４８）は，本件財団の表示が原告表示に類似することや，本件財団の表示の使用により原告の営業と混同を生じさせることの根拠とはならないし，本件財団がバックにある会社について電話をしたが通じないので原告に電話をかけてきたという者がいる旨のメモ（甲４７）は，仮にその事実が認められるとしても，原告表示が医療関係の団体の名称として特別顕著なものとはいえないことなどからすれば，これをもって，本件財団の表示が原告表示に類似して，原告の営業と混同を生じさせるおそれがあると認めるには足りない。原告の主張は，採用することができない。
(3)したがって，不正競争に基づく原告の請求は，理由がない。２争点(2)（本件和解に定めた義務の違反に基づく損害賠償請求権の成否）に
ついて
(1)原告の主張によれば，被告の受領した協賛金等が原告の得べかりし利益として原告の損害となるためには，本件財団の表示が原告表示に類似し，原告の営業と混同を生じさせたことが前提となっていると考えられるが，前記１のとおり，本件財団の表示が原告表示に類似し，原告の営業と混同を生じさせるおそれがあると認めることはできないし，本件財団の表示の使用により原告の信用が毀損されると認めることもできないから，仮に被告に本件和解で定めた義務の違反があったとしても，これにより原告が主張するような損害が発生したと認めることはできない。