平成２８年２月１７日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１０１３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月１７日
判決
原                  告        オムロンヘルスケア株式会社訴訟代理人弁護士         深    井    俊    至
木      村    剛    大
弁理士         青    木    博    通被                  告        株式会社タニタ訴訟代理人弁護士         飯    田              圭
奥      村    直    樹
弁理士         藤    倉    大    作
苫米    地    正    啓
主文
１特許庁が無効２０１３－８９００７８号事件について平成２７年６月５日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，商標法４条１項１１号該当性（指定商品の類似性）である。
１本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は，下記のとおり，「デュアルスキャン」の片仮名と「ＤｕａｌＳｃａｎ」の欧文字とを２段に書した商標（本件商標。指定商品：商標法施行令１条別表の第９類「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」。以下，商標法施行令１条別表の分類については，単に分類の数字だけを列挙する。）を，平成２４年１１月１６日に登録出願し，平成２５年３月２１日に登録査定を受け（本件査定），同年４月１９日に設定登録された（登録５５７６１２７号。甲１７）。
（本件商標）
原告は，平成２５年１１月１４日，無効審判請求をしたところ（無効２０１３－８９００７８号），特許庁は，平成２７年６月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同月１６日に原告に送達された。
２審決の要旨
審決は，本件商標は，「ＤｕａｌＳｃａｎ」の欧文字を標準文字により表してなる登録第５１６０７４７号商標（引用商標。指定商品：第１０類「体脂肪測定器，体組成計」。平成１９年１２月７日登録出願，平成２０年８月２２日設定登録。甲１）と類似するといえるが，その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはいえないから，商標法４条１項１１号に該当しないと判断した。理由の要旨は，以下のとおりである。
(1)原告の主張
本件商標は，引用商標と同一又は類似商標であり，引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから，商標法４条１項１１号に該当する。
(2)審決の判断
ア商標の類否について
本件商標の欧文字部分と引用商標とは，いずれも「Ｄｕａｌ」の英語と「Ｓｃａｎ」の英語とを組み合わせてなるものであって，両語間における間隔の有無という差異はあるものの，その綴りをすべて同じくするものであるから，この点において，両商標は，外観上，近似した印象を与える場合があるといえる。また，本件商標と引用商標とは，いずれも「デュアルスキャン」の称呼を生じ，「二重の走査」ほどの意味合いを想起するものであるから，称呼上及び観念上，互いに紛れるおそれがある。
してみれば，本件商標と引用商標とは，外観において近似した印象を与える場合があり，かつ，称呼及び観念において相紛れるおそれのあるものであるから，これらを総合勘案すれば，両者は，互いに類似する商標というべきである。
イ指定商品の類否について
(ｱ)本件商標の指定商品
本件商標の指定商品の１つである「脂肪計付き体重計」についてみるに，該商品が第９類の商品として登録されていることから，第１０類「医療用機械器具及び医療用品」には含まれない商品というのが相当である。そして，第９類に属する「脂肪計付き体重計」は，医療目的でなく，体内に蓄積した脂肪分を測定する「脂肪計」の機能が付いた「体重計」をいうものと解される。
本件商標の指定商品の１つである「体組成計付き体重計」についても同様であり，第９類に属する「体組成計付き体重計」とは，医療目的ではなく，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量などの体の組成に関する諸数値を測る「体組成計」の機能が付いた「体重計」をいうものと解される。
本件商標の指定商品の１つである「体重計」についても同様であり，第９類に属する「体重計」とは，医療目的ではなく，専ら「体重を測る秤（はかり）。」（広辞苑第六版）をいうものと解される。
(ｲ)引用商標の指定商品
引用商標の指定商品の１つである「体脂肪測定器」は，第１０類の商品として登録されていることから，第９類「科学用，航海用，測量用，写真用，音響用，映像用，計量用，信号用，検査用，救命用，教育用，計算用又は情報処理用の機械器具，光学式の機械器具及び電気の伝導用，電気回路の開閉用，変圧用，蓄電用，電圧調整用又は電気制御用の機械器具」には含まれないというのが相当である。そして，第１０類に属する「体脂肪測定器」とは，医療行為を目的として，体内に蓄積した脂肪分を測定する機器をいうものと解される。
引用商標の指定商品の１つである「体組成計」についても同様であり，第１０類に属する「体組成計」は，医療行為を目的として，内蔵／皮下組織などの脂肪成分，臓器や筋肉などの除脂肪成分，胃・膀胱などにある水分量や体全体の水分量などを測定したり，細胞内水分，細胞外水分，体脂肪量，骨格筋量，筋肉量などを測定する医療用の機械器具をいうものと解される。
(ｳ)本件商標と引用商標の各指定商品に係る取引の実情（品質，用途，生産部門，販売部門，需要者の範囲）について
ａ前提


本件商標の指定商品である「脂肪計付き体重計」及び「体組成計付き体重計」は，体内に蓄積した脂肪分や脂肪率等を測定するものであり，該商品は，医療目的で使用されるものではなく，いずれも「体重計」に脂肪分や脂肪率等を表示する機能を付加させたものであって，「体重計」の範ちゅうに属する商品であると認められる。これに対し，引用商標の指定商品である「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，体内に蓄積した脂肪分，脂肪成分，体全体の水分量及び筋肉量等を測定するものであり，該商品は，専ら病院等において医療目的で使用されるものであって，「医療用機械器具」の範ちゅうに属する商品であると認められる。
ｂ両商品の生産部門について
被告は，家庭用の健康機器と医療用の内臓脂肪測定装置の双方を生産しており，原告も家庭用の健康機器と医療用の腹部脂肪計の双方を生産していることが認められる。
他方，家庭用の「脂肪計付き体重計」や「体組成計付き体重計」の生産者の多くが，医療用の脂肪測定器や体組成計を生産しているとの証左はなく，その逆も同様である。家庭用と医療用の両方を製造する例は少なく，いずれかを専業するというのが，一般的な取引の実情と認められる。
そうすると，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは，その生産部門が必ずしも共通するものとはいえない。
ｃ両商品の販売部門について
原告が提出した証拠からは，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが，その販売部門を共通にするとの事実や取引の実情を認めることはできない。
ｄ両商品の需要者について
本件商標の指定商品の需要者は，一般の消費者ということができる。他方，引用商標の需要者は，医療従事者というべきものである。
ｅ結論
したがって，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは，体内に蓄積した脂肪分や体組成を計測するという機能を共通にするものの，互いの品質や用途を異にし，その生産部門，販売部門及び需要者の範囲を異にする商品というべきである。してみれば，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品に同一又は類似の商標が使用されたとしても，それが，同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということはできない。
(3)結語
したがって，本件商標は，引用商標と類似するといえるが，その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはいえないから，商標法４条１項１１号に該当しない。
第３原告の主張
１取消事由１－引用商標の指定商品の解釈の誤り
引用商標の指定商品である第１０類「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，病院等で医療従事者が使用する用，家庭用，業務用いずれのものも含むと解されるにもかかわらず，審決が，専ら病院等で医療従事者が使用するものであると認定したのは，誤りである。
(1)審決は，引用商標の指定商品が第１０類の商品として登録されていることから，第９類には含まれないとして，第１０類と第９類の商品を択一関係にあり，第１０類と第９類とは重なることがないという前提に立つと考えられるが，当該解釈は誤りである。
アそもそも，「商品及び役務の区分」は，主として先行（登録）商標の調査ないし管理（出願料の計算を含む。）の便宜のために定められたものであって，商品又は役務の類否の範囲を定めるものではないことは，商標法上も明確に規定されている（商標法６条３項）。
また，ある区分に属するとされた商品は，その区分のカテゴリーに専ら使用される商品であるという意味で分類され，規定されているものでもない。その区分の商品として使用されるという前提で，その区分に一応分類されているだけで，「専ら」との限定はなく，他の区分の商品としての使用があり得る商品もある。およそ，市場に存在するあらゆる商品を網羅することは不可能であるし，市場に存在するあらゆる商品を１つの区分のみに分類できるような極めて詳細な区分を設けた表を作成することも不可能である。複数の区分を有する表が作成されたとしても，市場に存在する商品は，ある種類の１つの機能や構成のみを有する商品だけが存在するわけでもないし，他の区分の商品としての使用が排除されているわけでもない。また，市場では次々と新商品が生まれるし，ある種の商品の内容・品質も一様ではない。しかも，商標法施行令２条を受けて商標法施行規則６条で規定された別表（省令別表）自体が，頻繁に改正されているが，それでもなお，省令別表の備考は，省令別表に明記されていない商品があることを予定している。イ一般的に，ある区分と他の区分が択一関係にあるとの前提はない。また，省令別表に明記された商品であっても，その区分のカテゴリーに専ら使用される商品であるという意味で規定されているものではなく，その区分の商品として使用されるという意味であって，他の区分の商品としての使用を排除されているわけでもなく，他の区分の商品にも該当する商品もある。しかも，複合的性格を有していたり，複数の用途を有していたりする商品については，２つの区分の異なる指定商品に該当することがあり得る。本件で問題となる第９類と第１０類についても同様である。
本件において，「体脂肪測定器」は，省令別表において第１０類の中の「一医療用機械器具」の中の「（一）診断用機械器具」に明記された商品であるから，第１０類として出願され登録された。ここで，「体脂肪測定器」とは，「体脂肪」を測る機械のことであり，体脂肪の量や率は，人の健康維持や病気の予防に有用な情報であるから，「医療用」機械器具に分類された。「体脂肪測定器」は，体脂肪の量を測ることができる機器であるから，第９類「測量用…の機械器具」中の省令別表中の「二測定機械器具」にも該当する商品であるが，一応の分類として，第１０類の中の「一医療用機械器具」の中の「（一）診断用機械器具」に該当する商品として分類された。機器の機能・用途としては，体脂肪を計測するということであり，「測定機械器具」であるということが否定されているのではない。得られた情報を更に何の目的で使用するかは，その機器から得られた情報の二次的な使用目的であり，「医療用」に使用することも，「非医療用」に使用することもあり得る。しかし，得られた情報をある時に「医療用」に使用し，ある時には「非医療用」に使用することがあっても，商品としては同じであり，商品から得られた情報の二次的な使用目的が異なることによって，別の商品になるわけではない。


また，本件において，「体組成計」は，省令別表に明記されている商品ではない。引用商標の出願時において，「体組成計」とは，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量，体重などを測る機能を有する機器であるが，完成品について，省令別表に明記されていない商品の場合，その機能又は用途に従って，別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から「類推」してどの区分の商品とするかを出願人が判断すればよく，「体組成計」は，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量，体重等を計測する機器であるから，第９類の「測定機械器具」にも該当するし，これらの情報は，人の健康維持や病気の予防に有用な情報であるから，第１０類の「医療用機械器具」にも該当するといえる。本件において，原告は，「体組成計」を第１０類の商品として出願したが，「体組成計」が第９類の「測定機械器具」に該当する商品でもあることが否定されるわけではない。
(2)審決は，第１０類「医療用機械器具」の「医療用」との文言を，専ら病院等で医療従事者が行う行為用と解釈したが，当該解釈は誤りである。ア第１０類の「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，専ら病院等において医療従事者が使用するものに限定されない。
省令別表第１０類「一医療用機械器具」中の「（一）診断用機械器具」には，「血圧計」及び「体温計」が規定されているが，「血圧計」及び「体温計」は，家庭でも使用されるものである。
イ省令別表第１０類の「一    医療用機械器具」には，その下位概念として，「（四）病院用機械器具」が規定され，「（四）病院用機械器具」とは別に「（一）診断用機械器具」が規定されている。「診断用機械器具」のうち，例えば，「血圧計」であれば「血圧」，「体温計」であれば「体温」，「体脂肪測定器」であれば「体脂肪」が診断できるのであり，これらの情報は，家庭において一般消費者が健康維持や病気の予防用に有用な情報として使用できる。家庭において一般消費者が使用する機器を，「診断用機械器具」から排除する理由はない。「（四）病院用機械器具」が別途規定されており，「病院用」との限定がなく，さらに，家庭で一般消費者が使用する機器も明記されている「（一）診断用機械器具」を，専ら病院等において医療従事者が使用する機器と，限定的に解釈する理由はない。
ウ第１０類の「医療用機械器具」の「医療用」の意味は，旧薬事法（現「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」。薬事法等の一部を改正する法律（平成２５年１１月２７日法律第８４号）１条により題名の改正。平成２６年１１月２５日施行。）上の「医療機器」の定義が参考になる。旧薬事法では，「この法律で『医療機器』とは，人若しくは動物の疾病の診断，治療若しくは予防に使用されること，又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって，政令で定めるものをいう。」（旧薬事法２条４項）と定義されており，人の疾病の予防に使用されることを目的とする機器も含まれている。「医療機器」は，専ら病院等において医療従事者が使用する機器に限定されていない。
エ「商品・役務名リスト」（国際分類第９版）に，「医療用機械器具」の類似群コード「１０Ｄ０１」に属する商品として，「イオンを利用した家庭用電位治療器」，「家庭用の鼻腔洗浄器」，「家庭用ブラシ型低周波治療器」などの家庭用の機器が多数列挙されており，第１０類の「体脂肪測定器」及び「体組成計」を，専ら病院等において医療従事者が使用するものと解する必然性はない。家庭において一般消費者が使用するものも，フィットネスクラブ，エステサロン等で業務用に使用されるものも，これに含まれるというべきである。
２取消事由２－本件商標の指定商品の解釈の誤り
本件商標の指定商品である第９類「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，病院等で医療従事者が使用する用，家庭用，業務用いずれのものも含むと解されるにもかかわらず，審決が家庭用のものと認定したのは，誤りである。
(1)審決は，本件商標の指定商品が第９類の商品として登録されていることから，第１０類には含まれないとして，第９類と第１０類の商品を択一関係にあり，第９類と第１０類とは重なることがないという前提に立つと考えられるが，当該解釈が誤りであることは，上記１(1)で述べたとおりである。(2)また，審決は，第９類の「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」とは，「医療目的ではない」ものであり，「家庭用」のものと解釈したが，第９類の「測定機械器具」には「医療目的ではない」とか「家庭用」との限定は何ら付されていない。第９類の「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，「家庭用」に限定されず，病院等において医療従事者が使用するものも，フィットネスクラブ等で業務用に使用されるものも含まれる。「脂肪計付き体重計」は，人の体内に蓄積した脂肪分を測定する「脂肪計」が付いた「体重計」であるが，これを「体重計付き脂肪計」と記載しようと，「脂肪計・体重計一体型装置」と記載しようと同じ機器であり，体脂肪と体重を測定する機能を有する機器であることに変わりがない。
「体組成計付き体重計」は，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量などの体の組成に関する諸数値及び体重を測る機能を有する機器であるが，「体組成計」とは，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量等以外に，「体重」を計測する機能を含んでいるものも多く，「体組成計付き体重計」と記載された機器は，従前から「体組成計」と呼ばれていた機器と同じである。
「体重計」は，体重を測る機能を有する機器である。
体脂肪，筋肉量，基礎代謝量及び体重という情報は，人の健康維持や病気の予防に有用な情報であるから，これらの情報を得ることができる「脂肪計付き体重計」及び「体組成計付き体重計」は，「医療用機械器具」でもある。また，「体重」という情報も，人の健康維持や病気の予防に有用な情報であるから「医療用機械器具」でもある。また，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量及び体重を測定するということに着目すると，「測定機械器具」でもある。したがって，「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，第９類に属する機器として出願されたとしても，第１０類「医療用機械器具」にも属する機器である。


３取消事由３－本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否判断の誤り(1)本件商標の指定商品は，引用商標の指定商品と類似するにもかかわらず，審決は，上記１，２の誤りを犯した結果，非類似と誤って判断した。引用商標の第１０類の「体脂肪測定器」及び「体組成計」並びに第９類の「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，病院等で医療従事者が使用するもの，家庭で一般消費者が使用するもの及びフィットネスクラブ等で業務用に使用するものを含むから，両商品は類似する。
また，引用商標の第１０類の「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，家庭用のものも含むから，仮に，本件商標の第９類の「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」が，「医療目的ではない」ないし「家庭用」のものに限定されると解したとしても，類似することになる。
さらに，本件商標の第９類の「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，「医療目的」ないし病院等で医療従事者が使用するものも含むから，仮に，引用商標の第１０類の「体脂肪測定器」及び「体組成計」は病院等で医療従事者が使用するものに限定されると解したとしても，類似することになる。ア商品の類否の判断基準について，最高裁判決に従えば，「指定商品が類似するものであるかどうかは，商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく，それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがある場合には，たとえ，商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，商標法第４条第１項第１１号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である」。上記最高裁判決を受け，特許庁の商標審査基準では，生産部門，販売部門，原材料・品質，用途，需要者の範囲が一致するか，完成品と部品との関係にあるかを総合的に考慮するという指針が示されている。もっとも，一般的な考慮要素が列挙されているにすぎず，これら以外の要素を考慮することもできる。さらに，商標の類否と商品の類否とは，商品の出所の誤認混同が生じるか否かを判断するために相互に密接に関連しているから，商品の類否を判断するに当たっては，商標の類似の程度も勘案すべきであるところ，本件では，両商標の類似性は極めて高い。
イ「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」と「体組成計」は，同一のメーカーによって製造，販売されることも多い。また，「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」と「体組成計」は，「ヘルスメーター」とされる商品であり，市場において同一又は類似のカテゴリーに属する商品として扱われている。加えて，家電量販店で販売されている体組成計及び体脂肪計についての調査によれば，被告はトップシェアを占め（４９．９％），原告も被告に次ぐ４４．３％のシェアを有し，原被告のシェアの合計は８９．２％にも上るため，引用商標と類似する本件商標が，「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」に使用された場合には,商品の出所につき，引用商標の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生じるおそれがある。
ウなお，被告が，指定商品を第９類「体重計，睡眠状態分析のための測定機械器具，その他の測定機械器具」とした出願（商願２０１４－１０１６号。別件出願）では，被告の出願する商標「ＤｕａｌＳｃａｎ」（標準文字）は，原告の登録第５１６０７４６号商標（商標「デュアルスキャン」（標準文字），指定商品：第１０類「体脂肪測定器，体組成計」）及び登録第５１６０７４７号商標（商標「ＤｕａｌＳｃａｎ」（標準文字），指定商品：第１０類「体脂肪測定器，体組成計」）と同一又は類似であって，指定商品についても同一又は類似の商品について使用するものであるから，商標法４条１項１１号に該当するとして拒絶理由通知が発せられた。このように，別件では，特許庁も，引用商標の指定商品である第１０類「体脂肪測定器」，「体組成計」は，第９類の「体重計，睡眠状態分析のための測定機械器具，その他の測定機械器具」と同一又は類似すると判断した。(2)仮に，引用商標の指定商品及び本件商標の指定商品についての審決の認定を前提としても，類似商品と判断されるにもかかわらず，審決は，非類似と誤って判断した。
ア仮に，第１０類「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，家庭用のものを含まず，専ら病院等で医療従事者が使用するものと解釈しても，第９類「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」には，病院等で医療従事者が使用するものが含まれるとすると，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は，同一又は類似することになる。
第９類の「脂肪計付き体重計」と第１０類の「体組成計」及び「体脂肪測定器」は，主要な機能である「体脂肪」及び「体重」を測るという機能において共通する。第９類「体組成計付き体重計」と第１０類「体組成計」及び「体脂肪測定器」は，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量，体重などを測る機能を有する機器として同一の機器であり，少なくとも，体脂肪，筋肉量，基礎代謝量，体重などを測る機能において共通する。第９類「体重計」と第１０類「体組成計」及び「体脂肪測定器」は，主要な機能である「体重」を測るという機能において共通する。そして，「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」と「体組成計」及び「体脂肪測定器」は，同一のメーカーによって製造，販売されることも多い。
そのため，引用商標と類似する本件商標が，「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」に使用された場合,商品の出所につき，引用商標の営業主の製造又は販売に係る商品との誤認混同を生じるおそれがある。したがって，本件商標の指定商品である第９類「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，引用商標の指定商品である第１０類「体組成計」及び「体脂肪測定器」と類似する。
イ仮に，第１０類「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，「家庭用」のものを含まず，専ら病院等で医療従事者が使用するものと解釈し，第９類「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」には，病院等で医療従事者が使用するものは含まれず，「家庭用」のものを意味すると解釈しても，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は，少なくとも類似する。


(ｱ)生産者の共通性
被告は，体重を測る機能も有する家庭用の体脂肪計を製造，販売し，業務用の体組成計も製造，販売している。そして，被告は，業務用・家庭用の体組成計及び体脂肪計について世界トップシェアを誇っている。
また，家電量販店で販売されている体組成計及び体脂肪計についての調査によれば，被告はトップシェアを占め（４９．９％），原告も被告に次ぐ４４．３％のシェアを有し，原被告の合計シェアは８９．２％にも上る。このように，世界トップシェア，国内トップシェアの被告が，双方を製造，販売しているから，市場における「体組成計」と「脂肪計付き体重計」の生産者は，同一であることが多いと評価すべきである。
(ｲ)ヘルスケア業界の開発の実情
ヘルスケア業界において，当初，業務用として開発された技術や商品が，後に，一般消費者向け商品に活用されることが多いという開発の実情がある。例えば，電子体温計は，当初，病院向けに開発され，その後，一般消費者向けに販売された。原告の家庭用血圧計についても，医学界において，「血圧測定は病院で行うもの」との考えが一般的であった昭和５３年に，販売が開始された。被告の体脂肪計も，業務用が発売されてから２年後に，家庭用が発売された。体組成計も，医療機関向けの体組成計を家庭用に応用し，広く販売されるに至った。また，被告は，医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の先進技術を家庭用体組成計に取り入れた体組成計も，製造，販売している。さらに，被告の睡眠計についても，平成１９年に業務用が発売された後，平成２２年に一般家庭向け製品「スリープスキャン」が発売された。
このようなヘルスケア業界における開発の実情を前提とすると，ヘルスケア業界においては，業務用の商品と家庭用の商品との間で混同が生じやすい。
(ｳ)機能の共通性
本件商標と引用商標の指定商品は，体脂肪を測るという主要な機能が同一である。また，主要な機能である「体重」を測るという機能においても共通する。
(ｴ)商標の高い類似性
本件商標と引用商標の類似性は，極めて高い。
(ｵ)小括
以上のとおり，ヘルスケア業界において業務用商品が一般消費者用に応用されるという開発の実情がある上，トップシェアを誇る被告が主要な機能を同一にする双方の商品を実際に製造，販売しているから，引用商標との類似性が極めて高い本件商標を「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」に使用するとき，引用商標の営業主と同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがある。よって，本件商標の指定商品である第９類「脂肪計付き体重計」，「体組成計付き体重計」及び「体重計」は，引用商標の指定商品である第１０類「体組成計」及び「体脂肪測定器」と類似するというべきである。
第４被告の反論
１商標の類否判断の規範
近時の裁判例も，原告が指摘した最高裁判決の示した基準を用いて，指定商品の類否判断を行っていることは，原告の主張するとおりである。そして，特許庁も，最高裁判決の示した基準を踏まえ，「類似商品・役務審査基準」を公表しているが，「類似商品・役務審査基準」は，大量の出願を迅速に処理しつつ，個々の審査官による判断が出願人ごとに区々となることを回避できるようにするものであり，しかも，取引の実情を踏まえた適宜の改訂により，実情にあった処理を可能にしており，肯定的な評価が与えられている。そして，本件商標の登録出願審査当時における商標審査基準では，「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」に関し，「商品の類否を判断するに際しては，次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には，原則として，類似商品・役務審査基準によるものとする。(ｲ)生産部門が一致するかどうか(ﾛ)    販売部門が一致するかどうか(ﾊ)    原材料及び品質が一致するかどうか(ﾆ)    用途が一致するかどうか(ﾎ)    需要者の範囲が一致するかどうか(ﾍ)    完成品と部品との関係にあるかどうか」とされ，かかる審査基準は，引用商標の出願審査で用いられたものと変わりはない。したがって，指定商品又は役務の類似性判断に当たっては，類似商品・役務審査基準における類似群の同一性が充分に尊重されるべきである。
「類似商品・役務審査基準」は，省令別表の包括見出し又はそれを更にある程度具体的に表示した見出しの名称を四角括弧で囲っており（実務上，これを「短冊」と呼ぶ。），この概念に含まれるものとして例示されている商品又は役務は，互いに類似商品又は類似役務と推定され，他方で，異なる短冊に属する商品又は役務については，原則として非類似と推定されている。また，例外的に，短冊内の特定の個別商品が，他の短冊（同一又は別の区分も含め）の商品に類似すると推定される場合，これを備考として表示している。さらに，「類似商品・役務審査基準」では，類を超えた類似についても定められており，各短冊の右側に記された類似群コードが同一のものは，他類に属する商品であっても類似商品とされている。かかる「類似商品・役務審査基準」は，専門的知見を有する特許庁が，取引の実情等を踏まえて適宜改訂するものであり，当該時点における取引の実情を踏まえたものとして，相応の信頼が与えられるべきものである。
本件についてみると，「類似商品・役務審査基準」は，測定機械器具一般について，「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」と「第９類」「測定機械器具    １０Ｃ０１」とにより，その用途に応じて「医療用」の測定機械器具と非「医療用」の「測定機械器具」として択一的に区分している。そして，本件商標の指定商品が属する「第９類」「測定機械器具」と，引用商標の指定商品が属する「第１０類」「医療用機械器具」とは，短冊が相違し，類似群コードが相違する（前者は「１０Ｃ０１」であるのに対し，後者は「１０Ｄ０１」である。）ため，両者は商品として類似しないものと推定されるべきである。
２取消事由１に対し
(1)商品区分についての考え方
引用商標に係る商標出願審査の際に用いられた「商品及び役務の区分解説〔国際分類第８版対応〕」では，「第１０類医療用機械器具及び医療用品」について，「この類には，主として，医療用機器及び医療用品を含む。」とした上で，「解釈」として，「医療用機械器具」については「医院又は病院で専ら使用される機械器具がこの概念に属する。」とし，さらに，「診断用機械器具」については「診断の性質上，測定を目的とする機械器具が多いが，医院又は病院で用いられるので，この概念に属することになる。」としている。


これに対して，「商品及び役務の区分解説〔国際分類第１０版対応〕」は，「第９類測定機械器具」について，「この商品は，『はかり』『照度計』等，ある量の大きさを，ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。」としつつも，その用途に応じて，「専ら医療用に使用する測定機械器具については，第１０類『医療用機械器具』に属します。」としている。
(2)出願経緯の斟酌
原告は，引用商標の指定商品について，「第９類」ではなく，「第１０類」「体脂肪測定器，体組成計，その他の医療用機械器具」として，商標登録出願した。類似商品・役務審査基準（改訂第８版）には「体脂肪測定器」が「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」中の「診断用機械器具」の一例として明記されており，特許庁も，かかる審査基準及び出願人である原告自身の上記商品指定に基づき，上記指定商品「体脂肪測定器，体組成計」を，「第９類」「測定機械器具１０Ｃ０１」ではなく，「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」として，その用途にて短冊に分類し，類似群コードを付与し，「第９類」「測定機械器具１０Ｃ０１」の範ちゅうには属さず，「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」に属するものとして，審査した。そして，特許庁審査官が，かかる出願に対して，平成２０年６月２日付けで，商標法３条１項３号及び４条１項１６号該当との拒絶理由通知を出したのに対し，原告は，「，その他の医療用機械器具」を削除するという補正を行った結果，引用商標に係る登録出願は，登録査定に至った。このように，当該登録査定は，引用商標の指定商品が，「第１０類」に属する医療用の「体脂肪測定器，体組成計」であることを前提として，なされたものである。出願当初において「その他の医療用機械器具」と並列されていたことに鑑みると，引用商標の指定商品である「体脂肪測定器」及び「体組成計」は，いずれも，原告によって，「医療用機械器具」の一種として指定されていたことは明らかである。特に，原告が，当該出願によって「内臓脂肪測定装置ＨＤＳ－２０００」（商品名「ＤＵＡＬＳＣＡＮ（デュアルスキャン）」）を保護しようとしていた事実を考慮すると，原告は，明らかに，引用商標に係る商標登録出願により，非医療用の商品について保護を求めることを念頭においていなかった。
原告は，引用商標の指定商品を，あえて，「第１０類」「体脂肪測定器，体組成計，その他の医療用機械器具」として，商標登録出願したのであるから，引用商標の「体脂肪測定器，体組成計」の意義については，かかる指定商品の分類の経緯及び出願経緯も踏まえた上で，解釈されるべきである。
(3)第１０類と第９類の択一性
ア商標法における指定商品としての測定機械器具一般については，「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」と「第９類」「測定機械器具    １０Ｃ０１」とで，その用途に応じて「医療用」の「測定機械器具」と非「医療用」の「測定機械器具」とに択一的に区分される。
イ上記(2)のとおりの原告の出願経緯から見ても，両者は別のものである。ウ第１０類の省令別表に「（一）診断用機械器具」に加えて「（四）病院用機械器具」が規定されていることは，「医療用機械器具」の解釈に影響しない。ある指定商品が第９類に属する商品であるか，第１０類に属する商品であるかは，病院か家庭用かといった使用場所のみならず，医療目的かそれ以外の目的であるかといった使用目的によって区分されるのであって，医療目的を判断するに当たり，その一要素として，使用される場所が病院か家庭かが検討されるにすぎない。エ旧薬事法の規定等は，商標法上の「医療用機械器具」とそれに属する指定商品の意義の解釈に直接関係しない。
オ第１０類「医療用機械器具及び医療用品」に属する商品として，省令別表第１０類の中の「五」中に「家庭用電気マッサージ器」が規定されている。第１０類の分類は，「医療用」か否かによって区別されているが，医療用機器であっても，家庭で用いられることはあり得る。「家庭用マッサージ器」は，人体への「マッサージ」という施術の性質上，医師ではなく患者自身によって家庭で用いられても，治療目的で行う場合に該当するから，広い意味では医療用といえ，省令別表第１０類の中に「家庭用電気マッサージ器」が規定されていることと，第１０類が医療用であることは，矛盾するものではない。
カ「商品・役務名リスト」（国際分類第９版）の「医療用機械器具」の類似群コード「１０Ｄ０１」に属する商品として「イオンを利用した家庭用電位治療器」等が挙げられているが，これらの商品は，名称に「家庭用」と付されているものの，人体への「電位治療」という施術の性質上，「医療用」のものとして分類がなされたのであり，現に区分欄には全て「１０」として記載されている。「家庭用」の機器に「医療用機械器具」と同じ類似群コードが付されている記載をもって，引用商標の指定商品が「医療用」という範囲を超えて，非「医療用」の商品に類似するということにはならない。
３取消事由２に対し
(1)出願経緯の斟酌
被告は，本件商標の指定商品を，「第１０類」ではなく，あえて「第９類」「脂肪計付き体重計体組成計付き体重計    体重計」として，登録出願した。被告の上記商品指定に基づき，特許庁は，上記指定商品「脂肪計付き体重計体組成計付き体重計体重計」に対して，「第１０類」「医療用機械器具    １０Ｄ０１」ではなく，「第９類」「測定機械器具１０Ｃ０１」として短冊分類して類似群コードを付与し，「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」の範ちゅうではなく，「第９類」「測定機械器具１０Ｃ０１」に属するとして，審査を行った。上記指定商品「脂肪計付き体重計体組成計付き体重計    体重計」は，「第１０類」「医療用機械器具１０Ｄ０１」の範ちゅうには属さず，「第９類」「測定機械器具１０Ｃ０１」の範ちゅうに属する，非「医療用」のものである。
したがって，審決が，本件商標の指定商品について「医療目的でない」と認定したことに，誤りはない。
(2)第９類と第１０類の択一性


原告が主張するように，医療用とそれ以外の用途を併用する商品が存在するのであれば，そのような商品に用いられる商標の保護を求める者は，第９類及び第１０類の双方の商品について，指定商品として指定すればよい。それにもかかわらず，本件商標の指定商品について，被告は「第９類」と指定したのであるから，医療用の「第１０類」とは重ならないと解すべきである。
４取消事由３に対し
(1)審決の指定商品に関する認定が誤っていることを前提とした主張に対しア原告は，本件商標と引用商標の指定商品が，単に，機能として共通するから類似であると主張するが，かかる主張は，類否判断に当たって取引の実情に係る諸々の要素を考慮すべきという，最高裁判決の基準を無視するものである。イ原告は，商標の類否と商品の類否とは，商品の出所の誤認混同が生じるか否かを判断するために相互に密接に関連しているから，商品の類否を判断するに当たって，商標の類似の程度も勘案すべきであると主張する。しかしながら，これは，個別具体的に現実の商品に使用されている商標と登録に係る商標権との関係で，権利侵害の成否が問題となっている場面における商品の類否判断について当てはまるとしても，本件のように，登録阻却事由の存否が問題となっている場合については当てはまらない。
ウ別件出願において，担当審査官は，「引用商標権者であるオムロンヘルスケア株式会社が，引用各商標の存在を理由として，出願人保有の登録第５５７６１２７号商標…に対して請求した無効審判…が現在も係属中であり，本願の審理は前記無効審判の結果に影響を受ける可能性がある」ために，商標法４条１項１１号該当との拒絶理由通知を出したにすぎず，上記拒絶理由通知は，特許庁における，類似商品・役務審査基準及び類似群コードに基づく実務が，変更されたことの根拠となるものではない。
(2)審決の指定商品に関する認定が誤っていないことを前提とした主張に対しア「類似商品・役務審査基準」により非類似が推定されること「類似商品・役務審査基準」に基づき，短冊が相違し，類似群コードが相違すれば，備考類似等の例外的な場合を除き，原則として，問題となっている商品は非類似と推定されるべきものである。無効審判請求手続やその審決取消訴訟で，事後的に，無効事由の存否を判断する場面においても，かかる審査基準等の取扱いは，法規そのものではないとしても，出願人の公平や取引の実情を踏まえたものであることを充分に尊重し，類似群コードが相違するものについては非類似として推定されるべきである。よって，本件でも，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似と推定されるべきである。
イ個別具体的な要素を検討しても両者は非類似とされるべきこと「類似商品・役務審査基準」及び「商品及び役務の区分解説」は，取引の実情等を踏まえて，類似群コード「１０Ｃ０１」の「測定機械器具」（第９類）と，「１０Ｄ０１」の「医療用機械器具（『歩行補助器・松葉づえ』を除く。）」を非類似として分類した。そして，商標法上の商品として，「医療用」と非「医療用」の商品を非類似としてしゅん別することは，実際の取引実情に鑑みても，合理的理由がある。
(ｱ)用途の相違
本件商標の指定商品である「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」は，区分として第９類に属している。「商品及び役務の区分解説」において，「測定機械器具」に関し，「専ら医療用に使用する測定機械器具については，第１０類『医療用機械器具』に属します。」とされているとおり，第９類に属する本件商標の指定商品は，非「医療」用のものである。
これに対して，引用商標の指定商品である「体脂肪測定器，体組成計」は，区分として第１０類に属し，医療目的に耐えうるだけの高機能・高品質のものであることが想定されている。
このように，両者の用途は，非医療用と医療用という点で一致しない。これに対して，原告は，体重や体脂肪の測定という抽象的・概括的な機能レベルで，両商標の各指定商品が共通していることを指摘するが，取引の実情において，「医療用」として求められる機能の品質やレベルと，非「医療用」として求められるそれとの間では，必然的に相違が生じるにもかかわらず，これらの相違を踏まえないものであって理由がない。例えば，「医療用」製品である原告の「内臓脂肪測定装置ＨＤＳ－２０００」は，検査結果が，専用シートにその場で出力され，内臓脂肪面積が数値とグラフで表示されるほか，腹部の状態の断面イメージ図も表示されるなど，高機能を備えたハイスペックなものである。これに対して，非「医療用」の製品では，例えば，パナソニック株式会社製品のように，「かんたん」，「のるだけ測定！」といった手軽さを特徴とするだけである。両者の間に品質や機能レベルに差異が存在することは明らかである。
なお，「医療用」とは，多義的な概念であって，医療機関における受診の場合のみならず，例えば，フィットネスクラブやジム等の業務において専門家の指導の下に，不特定・多数人が，測定結果に基づき，健康に係わるアドバイスを受けることが想定されるような場合も，ここでいう「医療」の概念には含まれる。これに対し，家庭用製品は，安全性の観点から病院その他の医療用として用いることができず，かつ，市場において「家庭用計量器（測定機械器具）」の範ちゅうに属するものとして扱われている。仮に，家庭用製品が，何らかの理由で医療機関やフィットネスクラブ等で用いられたとしても，本来の用途にそぐわない用途で，使用されていることを意味するにすぎない。
(ｲ)需要者の範囲の相違
家庭用製品は，基本的に，一般家庭での個人的な使用を前提としている。このことは，パナソニック株式会社やシチズン・システム株式会社などの製品カタログの記載から明らかである。
他方，病院その他の医療用の体組成計等は，家庭用等に比べてより正確な体組成の測定を可能にするという性質上，医師・看護師等の医療機関の関係者やジム・フィットネスクラブ等で利用することが想定されている。このことは，体組成計等に医療機器承認番号が取得され，一見して明らかに医療機関での使用を前提としていることからも理解される。


本件商標の指定商品に係る非医療用の「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」の需要者は，主として一般消費者であって，非「医療」業務関係者が含まれるのに対して，引用商標の指定商品に係る医療用「体脂肪測定器，体組成計」の需要者は，医師を初めとする「医療」業務関係者である。そもそも，医療用の「体脂肪測定器，体組成計」を紹介するようなウェブサイトでは，医療関係者のみに閲覧を限っている場合も多い上に，例えば，「除脂肪成分」，「遊離水分量」，「患者データの解析と管理」といった専門用語や医療用での使用を前提とした用語が多く用いられている。被告のウェブサイトにおいても，「個人向け」，「法人向け」というタブがあることや価格帯が異なることから，需要者が異なることは明らかである。したがって，需要者に関する審決の認定に誤りはない。これに対して，原告は，電子体温計や家庭用血圧計などの例を挙げて，ヘルスケア業界における開発の実情として，当初，業務用として開発された技術や商品が，後に一般消費者向け商品に活用されることが多いと主張する。しかしながら，医療目的に開発された製品が，そのままの品質・機能（更には価格）で非医療目的へと直ちに転用されるものでないことはいうに及ばず，医療用とそれ以外の目的で，主たる需要者が異なることに変わりはない。
(ｳ)品質・性質・形状等の相違
ａ機能，形状
家庭用製品は，安全性の観点から，病院その他の医療用として用いることができず，かつ，市場において「家庭用計量器（測定機械器具）」の範ちゅうに属するものとして扱われている。このことは，原告や被告，エレコム株式会社，シチズン・システム株式会社を初めとする各社が販売している家庭用製品の取扱説明書や仕様書において，業務用（病院等での測定）での使用を禁止する記載がなされていることからも明らかである。また，その取扱説明書の多くには，「家庭用特定計量器」であることを示す標章が付されているところである。家庭用製品の製造事業者は，「体組成計」や「体重体組成計」等の名称で家庭用製品を販売しているが，計量法の規制により，「家庭用特定計量器」として製造・販売されている点で，体組成測定の機能を有さない「体重計」と同等のものとして取り扱われている。このように，家庭用製品については，病院その他の医療用の体組成計等に求められるレベルの高性能・高品質までは求められず，原則として，一般人が日々の暮らしの中で健康を手軽にチェックするという目的が充たされれば足りるものである。体脂肪測定法についても，家庭用製品においては，通常，生体インピーダンス法（身体に微弱な電流を流し，その電気抵抗から，メーカー独自に蓄積した統計データを元に，体脂肪率を推定する方法。）が採用されているが，この方法のみでは，体組成計等のメーカーごとに，測定結果が区々となることも多く，そのまま病院その他の医療用に用いるのは，精度として必ずしも十分ではない。家庭用製品は，一般家庭の風呂場の脱衣場に置かれることを想定したレベルの小型なものであり，一般的には，「家庭用計量器」，つまり，「体重計」と同等のものとして扱われているものである。これに対し，病院その他の医療用の体組成計等は，その性質上，高機能かつ高品質であり，多彩な機能と高い精度とが求められるものである。特に，病院その他の医療用の体組成計では，家庭用等とは異なり，体脂肪を測定する際に，測定法として，ＤＸＡ法（二重Ｘ線吸収測定法）等の高精度な方法を用いることが多い。また，被験者に測定結果を持ち帰ってもらうためのプリント機能や，不特定多数の人間を測定対象とすることに起因する操作性の問題に対処するための大きなディスプレイやタッチパネル，多数の入力ボタンといった構成上の特徴もある。病院その他の医療用製品では，正確な測定を目指すために，全身計測や大きな電極の使用が必要とされることから，必然的に，機器は家庭用製品と比して，通常，極めて大型のものとなる。また，業務用では，不特定多数の人間による使用にも耐え得るだけの耐久性を確保するため，家庭用製品と比して，極めて頑丈な構造となっている。確かに，被告の医療用製品であるＷＢ－２６０Ａについて，ウェブサイト上，ごく小さな目立たない文字で「もちろん家庭用にもお使いいただけます」と説明されているが，このことは，家庭用製品としての体組成計等を病院その他の医療業務用製品として用いることができることを示すものではない。原告の家庭用製品であるＨＢＦ－３６２の取扱説明書には，「業務用（病院など）では使用しないでください。」，「業務用に要求されている機能は備えていません。」と明記されている。
ｂ価格
家庭用製品は，一般個人が，その給与の範囲内で購入できることを想定した価格であり，価格帯としても数千円から数万円以下のものが大半である。これに対して，病院その他の医療用の体組成計等は，一般的に病院やフィットネスクラブ等で法人として購入されるものである上に，医療機器の承認が取られていることも多く，また，不特定多数の人間による使用にも耐えるだけの耐久性が要求されるから，家庭用製品に比して極めて高価であり，１００万円以上するような製品が，多々存在する。
(ｴ)薬事法上の届出・認証・承認の要否の相違
引用商標の指定商品である医療用の「体脂肪測定器」や「体組成計」は，その多くが，医療機器として扱われており，旧薬事法上の認証や，管理医療機器としての医療機器承認が取得され，「管理医療機器」，「薬事法認証番号」，「型式承認番号」が付されているという実態が存在する。
これに対して，本件商標が指定商品とする非医療用の「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」については，そのような行政上の届出や認証等は，一般的に，必要とはされていない。
(ｵ)販売部門・販売過程の相違


家庭用製品は，専ら，オンラインや家電量販店その他家庭用を取り扱う販売会社や代理店を通して，一般顧客へと販売されている。カタログ類が，専ら家庭で使用する個人を念頭において作成されていることも，家庭用等の体組成計の市場が，病院その他の医療用の体組成計等の市場とは異なることを裏付けている。本件商標の指定商品である，非医療用の「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」は，通常，一般消費者を対象として，家電量販店やディスカウントストア，更には，オンラインストアといった一般的な経路を通して販売されるものであり，購入に対して，購入希望者の属性等による制限はなされていない。これに対して，病院その他の医療用の体組成計等については，医療関係者専用のウェブサイトや専門の業者・会社等を通し，主として医療業務関係者やフィットネスクラブ・ジム等の関係者に向けて販売されている。実際，被告は，病院その他の医療用の体組成計等については，取扱いに専門知識が必要となることと，旧薬事法や計量法等の法規制の問題もからむことから，家庭用製品の場合と異なり，医療機器を専門的に取り扱う販売会社や商社を用いている。さらに，被告は，家庭用・個人用と病院その他の医療用（フィットネスクラブやジム等の業務用を含む。）のカタログを，分けて作成している。病院用や医療用のカタログ等で家庭用の体組成計等も販売されている場合があるが，一部の会社において，しかも，販売過程で，そのような扱いがされることもあるという程度の意味を有するにすぎない。医療用製品のカタログで取り扱われている家庭用製品は限られており，一般的に，第９類「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」と第１０類「体脂肪測定器，体組成計」の市場が異なるという結論に，影響するレベルのものではない。引用商標の指定商品である，医療用の「体脂肪測定器，体組成計」は，通常，一般的に「医療関係者」のみが購入できるようになっており，メーカー側として医療関係者以外の者に対して販売することは安全面の問題等からも想定していない。日立アロカメディカル株式会社のウェブサイトやフレゼニウスメディカルケア    ジャパン株式会社のパンフレット等の内容も，医療関係者を対象とすることが明らかである。
したがって，販売部門や販売課程の共通性を否定した審決の認定判断に誤りはない。
(ｶ)生産部門・生産過程の不一致
生産部門や生産過程という観点からみても，家庭用と医療用の両方を製造する例は少ないというのが，一般的な取引の実情であるとした，審決の認定に，特段の誤りはない。
確かに，家庭用の体組成計等について，原告及び被告が日本国内市場においてシェアの大きな部分を占めていることは，原告自身が主張するとおりである。しかしながら，病院その他の医療用の体組成計等の市場は，全体として少なくとも５０億円以上あると推察されるが，被告の売上高はそのうちの数億円程度であって，被告のシェアは小さなものにすぎない。
原告と被告の家電量販店で販売されている体組成計及び体脂肪計についてのシェアに関する原告の主張は，医療用と家庭用の商品を区別せずになされているが，これは，引用商標の指定商品が「第１０類」に属する「医療用機械器具」としての「体脂肪測定器，体組成計」であることを無視するものである。ここで対比されるべきは，商標法上の指定商品としての医療用の「体組成計」（第１０類）等と非医療用の「脂肪計付き体重計」（第９類）等のメーカーが，通常，一致するとまでいえるかどうかということであるが，そのような事実を証明する証拠は，一切ない。医療用の「体組成計」等のメーカーは，原被告以外に多数のメーカーが存在し，かかるメーカーの占めるシェアが大きいと推定されることに鑑みると，第９類「測定機械器具」と第１０類の「医療用機械器具」との間で，生産部門が一致することは少ないと見るのが相当である。
結局，非医療用の分野において，原告と被告がある程度のシェアを誇っていること自体は事実であるとしても，そのことが，医療用の分野において，原告被告以外の多数のメーカーが存在する事実を否定するものではない。我が国における家庭用体組成計メーカーとしては，原告及び被告以外に，パナソニック株式会社，株式会社ドリテック，アイリスオーヤマ株式会社，シチズン・システム株式会社，株式会社ケンコー・トキナー，株式会社エー・アンド・デイ，株式会社オーム電機，株式会社東芝，ＳＩＳ株式会社等が存在するが，これらの企業は，家庭用の体組成計を製造・販売しているものの，医療用の体組成計は製造・販売していない。
これに対して，医療用の体組成計を販売している主なメーカーとしては，国内では，COSMEDSRL社，プレゼニウス    メディカルケアジャパン株式会社，GE   ヘルスケア・ジャパン株式会社，MALTRON社，ホロジックジャパン株式会社，BODYSTAT社及び株式会社インボディ・ジャパン（商品名InBody770，InbodyS10など）等が存在するが，これらの企業は，医療用の体組成計を製造・販売しているものの，家庭用の体組成計は製造・販売していない。
第５当裁判所の判断
１商標の類否
(1)本件商標
本件商標の構成は，上記第２の１のとおりである。上段と下段の文字の大きさにそれほど違いはないが，その位置関係からして，上段の「デュアルスキャン」という片仮名は，下段の「ＤｕａｌＳｃａｎ」の読みを記載したものと看取される。そして，下段は，「二重の」を意味する英語である「Ｄｕａｌ」と，「走査」を意味する英語である「Ｓｃａｎ」を組み合わせたものとして，「二重の走査」という観念を有すると理解される。
(2)引用商標
引用商標は，「ＤｕａｌＳｃａｎ」の欧文字を標準文字により表してなり，構成自体から特定の意味を有する語句とは理解されない。「Ｄｕａｌ」と「Ｓｃａｎ」の間に空白はないものの，「Ｓ」が大文字で記載されていることから，「二重の」を意味する英語である「Ｄｕａｌ」と，「走査」を意味する英語である「Ｓｃａｎ」を組み合わせたものとして，「デュアルスキャン」という称呼をもって，「二重の走査」という観念を有するものと理解される。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標の下段と引用商標は，構成文字において共通し，「Ｄｕａｌ」と「Ｓｃａｎ」との間の空白は１文字分もなく，前後が必ず分離して観察されるようなものではないから，外観において類似する。そして，称呼と観念は一致する。したがって，本件商標と引用商標は類似する商標というべきである。このこと自体は，当事者間に争いがない。
２商品の類否
(1)本件商標と引用商標の指定商品


本件商標の指定商品は，第９類「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」である。
引用商標の指定商品は，第１０類「体脂肪測定器，体組成計」である。
(2)判断基準
商標法４条１項１１号は，「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって，その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（中略）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」の商標登録を禁じている。そして，経済の発展に伴う産業の多様化や多角化，商品流通過程の複雑化等の事情を踏まえると，使用者の業務上信用の維持を図るという商標の目的（商標法１条）を達成するためには，商品の属性と近似する商品についての商標の使用を禁止するだけでは足りず，同一の営業主の提供した商品であるという誤解を生じさせる商標の使用をも禁止する必要があるというべきである。そうすると，指定商品の類似性の有無については，「それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある」か否かにより判断されるべきであり（最高裁昭和３６年６月２７日第三小法廷判決・民集１５巻６号１７３０頁），「商品の品質，形状，用途が同一であるかどうかを基準とするだけではなく，さらに，その用途において密接な関連を有するかどうかとか，同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうかというような取引の実情をも考慮すべき」である（最高裁昭和３９年６月１６日第三小法廷判決・民集１８巻５号７７４頁）。そして，「商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは，同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがある場合」には，「類似の商品」に当たると解すべきである（最高裁昭和４３年１１月１５日第二小法廷判決・民集２２巻１２号２５５９頁）。なお，上記判断は，誤認混同のおそれの判断は，商標の類似性と商品の類似性の両方が要素となり，これらの要素を総合的に考慮して行うことを示すものであるが，商品の類似性は，商標の類似性とは独立した要素であり，登録に係る商標や引用商標の具体的な構成を離れて，判断すべきである。
ところで，指定商品に関し，商標法６条１項，２項は，商標登録出願について，商標の使用をする商品又は役務を，政令で定める商品及び役務の区分に従って指定してしなければならないとしている。商標法施行令は，上記条項を受け，同区分を，「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定」１条に規定する国際分類（国際分類）に従って定めるとともに，各区分に，その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名称を付し（商標法施行令１条，政令別表），商標法施行規則は，上記各区分に属する商品又は役務を，国際分類に即し，かつ，各区分内において更に細分類をして定めている（商標法施行令１条，商標法施行規則６条，省令別表）。特許庁は，商標登録出願の審査などに当たり，指針とすべき「商標審査基準」を定めているが，本件商標の登録出願審査時における「商標審査基準」は，商品の類否判断について，①生産部門の一致，②販売部門の一致，③原材料及び品質の一致，④用途の一致，⑤需要者の一致，⑥完成品と部品との関係該当性といった点を総合考慮することとし，この場合，原則として，「類似商品・役務基準」によるものとしている（乙１。引用商標の登録出願審査時も，商品の類否判断に関する部分の内容は同じ。）。「類似商品・役務審査基準」では，省令別表の包括的見出し又はそれを更にある程度具体的にした見出しの名称を，短冊と呼ばれる四角括弧でくくり，同一短冊に含まれる商品は，原則として，互いに類似商品であり，同一短冊に含まれない商品は，原則として，互いに非類似であるとしているものの，商品の個別的・具体的な審査結果によっては，上記推定は絶対的なものではないとして，例外を許容している（甲６４）。このような特許庁の定めた枠組み自体は，上記に示した最高裁判例の示す判断基準に沿うものということができるし，商標法６条３項が，同条２項の商品及び役務の区分が，類似の範囲を定めるものではないと規定していることとも，整合的である。
３本件についての検討
(1)本件商標と引用商標の指定商品
ア本件商標の指定商品は，第９類「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」であり，引用商標の指定商品は，第１０類「体脂肪測定器，体組成計」であるから，政令別表では異なる分類になる。
イ商標法施行令は，商標法６条２項に係る区分を定める政令別表において，第１０類として「医療用機械器具及び医療用品」を挙げているところ，省令別表では，第１０類の項目において，「医療用機械器具」が，「手術用キャットガット」や「人工鼓膜用材料」，「医療用手袋」等とともに列挙されているから，第１０類の「医療用機械器具」とは，本来，医療行為に供することが予定されている商品を指すものと解される。
そうすると，引用商標の指定商品である「体脂肪測定器，体組成計」とは，医療行為に供する程度の品質，性能を保有することが予定されている体脂肪率，筋肉量，基礎代謝量等の体組成の測定機器を指すものというべきである。確かに，省令別表の第１０類には，「おしゃぶり」，「哺乳用具」，「綿棒」，「指サック」，「業務用美容マッサージ器」，「家庭用電気マッサージ器」や「耳かき」なども列挙されており，医師による診断，治療の場面以外での使用が想定されているものや，小型で安価で個人でも入手可能であり，病院以外に家庭での使用が想定されているもの，機能的に高度とはいえないものが含まれている。しかしながら，これらの物品は，いずれも美容，健康に関連する商品という意味において，医療行為の範ちゅうに属する行為ないし医療行為に関連する行為に供されるものと認められるし，高度な機能が不要であるとしても，医療行為に供されること，そのために必要な品質，性能が求められていることは同様であるから，当該物品に関する省令別表の分類は，上記判断を左右しない。


ウこれに対し，政令別表では，第９類として「科学用，航海用，測量用，写真用，音響用，映像用，計量用，信号用，検査用，救命用，教育用，計算用又は情報処理用の機械器具，光学式の機械器具及び電気の伝導用，電気回路の開閉用，変圧用，蓄電用，電圧調整用又は電気制御用の機械器具」が列挙されているところ，省令別表では，第９類の項目において，「測定機械器具」として，温度計，圧力計，金属材料圧縮試験機，気象観測用機械等の種々のものが列挙されているものの，いずれも，医療行為に供することを予定したものではないから，省令別表の「測定機械器具」が属する第９類の「測量用・・・の機械器具」は，元々，医療行為に供することが予定されていない商品を指すものと解される。そうすると，本件商標の指定商品である「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」とは，体脂肪率，筋肉量，基礎代謝量等の体組成や体重の測定機器を指すというべきである。そして，測定の対象自体は引用商標の指定商品と重なる部分があるが，医療行為に供することが予定されていないという意味において，医療行為に供する場合よりも，品質や性能が劣るものを予定しているというべきである。エなお，原告は，第９類への帰属と第１０類への帰属が択一関係にあることを否定すべき旨主張する。しかしながら，商標法６条１項及び２項が，商標登録出願の際に商品の指定をすること，同商品の指定は，政令で定めた区分に従って行うことを要求し，これに基づいて政令別表が作成されていること，政令別表はニース協定の規定した国際分類に即して作成されているが，国際分類でも類別表又はアルファベット順の一覧表において，多数の多種多様な商品及びサービスが概括的，網羅的に記載されていること，政令別表を再区分化した省令別表では，別表に商品名の記載がない場合を例外的な場合と取り扱っていることからすると，政令別表は，指定商品を指定するに当たって，可能な限りその中から選択できるように，世上存する多数の商品を全て列挙することを目指すものであり，そのうち，同種企業が取り扱う可能性のある商品の類型ごとに１つの区分を設けたと考えられる。したがって，省令別表は，特定の商品が多数の類型に同時に属することを，本来，予定していないと解するのが相当というべきである。「商品及び役務の区分解説」（乙３，４）においても，医院又は病院で専ら使用される電子応用の機械器具は，例外的に，第９類の電子応用機械器具及びその部品に含まれないこと，第９類の「測定機械器具」に該当する器具でも，専ら医療用に使用する測定機械器具については，第１０類の「医療用機械器具」に含まれることが記載されており，第９類と第１０類の商品を区別し，いずれかに分類できることを前提としている。確かに，特定の商品がどの分類に属するかが不明な場合があることや，特定の分類に属していた商品が，品質向上に伴って他の分類の属すると評価するのが相当なことはあり得るといえるが，上記の指定商品の区分を設けた趣旨からして，同時に複数の類型に帰属することは予定されていないとの前記解釈が左右されるものではない。よって，本件商標の指定商品は，第９類に属するとされている以上，第１０類にも属するとの前提に立つことはできない。
なお，「商品・サービス国際分類表」（甲２７）では，完成品が複数の用途を有する複合物である場合は，各機能又は各用途に対応するいずれにも分類することができるとされているが，それは，どの分類に属させるかについて，出願人の意思に委ねる趣旨にすぎず，その結果，いずれかの分類を選択した場合において，なお，他の分類にも属することを前提としたものと，解すべきではない。オ「類似商品・役務審査基準」では，類似商品コードは，引用商標の指定用品の属する第１０類「医療用機械器具」が「１０Ｄ０１」であり，本件商標の指定商品の属する第９類「測定機械器具」が「１０Ｃ０１」であって（甲１４，１８，乙２），両指定商品は，同一短冊に含まれておらず，同基準上，原則として商品として類似しないことが推定されるという取扱いがなされている。もっとも，「類似商品・役務審査基準」上，第１０類の「医療用機械器具」には，①核磁気共鳴ＣＴ装置，血圧計，体温計といった診断用機械器具，②鉗子，電気メスといった手術用機械器具，③酸素吸入器，心臓ペースメーカ，注射針といった治療用器具，④解剖台，担架といった病院用機械器具，⑤矯正機械器具，穿削器具といった歯科用機械器具，⑥去勢器具，蹄鉄機械器具といった獣医科用機械器具，⑦義眼，義肢，補聴器といった医療用の補助器具（歩行補助器・松葉づえを除く。），⑧医療用Ｘ線装置など，多種多様なものが含まれており（甲１４，１８，乙２），①診断用機械器具を見ても，核磁気共鳴ＣＴ装置のような大型で高額なもので，性質上医師等の専門家以外に使用が不可能なものから，血圧計や体温計のような比較的小型で，値段や性能の点で，個人でも入手して使用し，その結果を利用することが可能なものまで，幅広く示されており，引用商品の指定商品である「体脂肪測定器」も後者に含まれる。
確かに，「医療用機械器具」に属する具体的な商品では，大型で高額であり，医師等の専門家でなければ入手し，使用することができないようなものが多く，このような商品については，一般的な消費者が自ら購入することは考えにくく，上記推定が及ぶものと解される。もっとも，「医療用機械器具」に属する具体的な商品の中には，上記のような多種多様なものが含まれ，必ずしも一般消費者には入手困難とはいえない類型のものも存在するし，今後，技術革新や取引形態の変化によって，高性能の低価格帯の製品が普及し，一般消費者も，医療用として使用されている機械器具を購入し，使用するようになれば，事後的に，出所について誤認混同するおそれが生じ得ることになるから，実際に商標が使用されている具体的な商品の使用状況，取引の実情等によっては，上記推定を及ぼすことが相当でない場合もあるというべきである。「類似商品・役務審査基準」において，商取引，経済界等の実情の推移から，類似と推定した場合でも非類似と認められること，基準上は類似とならない場合であっても類似と認められることがあると注記しているのも（甲６４），例外を許容する趣旨と解され，上記見解と整合するものである。
(2)体脂肪計，体組成計，体重計の取引状況
そこで，以下，本件商標の指定商品とこれに関連した引用商標の指定商品の取引の実情を，具体的に検討することにする。


本件商標の指定商品は，医療行為に供する性能を有しない体重計で，体脂肪率の測定機能やそれ以外の体組成の測定機能の付いたものと，それらの機能が付加していないものを全て含む。本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との違いは，医療行為に供する性能の有無と，体重測定機能のみを有する機器を含むか否かという点にあり，測定対象自体は共通する部分があるところ，家庭用として販売されている体重計であっても，体脂肪率やそれ以外の体組成の測定機能を有する機種も多く，このような機種は体脂肪計や体組成計でもあるといえるし，医療用として販売される製品の中にも体重測定機能しかない機種も存在する。そして，体脂肪率の測定機能が付加した体重計につき，体脂肪計と区別するために体重体組成計と称する場合もあれば，単に体組成計や体脂肪計と称する場合もあり，その呼称はメーカーや商品により異なり，体重測定機能しかない機器を特にヘルスメーターと称することもあるが，呼称自体に特に意味はない。内臓脂肪などの体脂肪の測定機能を有した大型機器の呼称も，内臓脂肪測定装置，腹部脂肪計などと様々であるが，いずれも体脂肪率を測定する機能を有するものである。機器の性能や機能の有無，内容，精度は必ずしも外観だけではしゅん別できないから，需要者に対する誤認混同が生じるおそれがある商品といえるか否かを判断するためには，性能や測定対象の内容いかんにかかわらず，体脂肪率を測定する機能を有する機器である体脂肪計，それ以外の体組成の測定機能を有する機器である体組成計，体重を測定する機能を有する機器である体重計（当然，複数の属性を兼ねる場合があるが，必要がない限り，以下，明示しない。）全てを対象として，取引状況を見ていくこととする。
ア生産部門
(ｱ)被告は，家庭用の体脂肪計，体組成計，体重計といった健康機器と医療用の体脂肪計の双方を生産しており（甲８，９），平成４年以降に販売した，医療用，家庭用の体脂肪計，体組成計，体重計の販売数は１５００万台を超える（甲３４）。
(ｲ)原告も，家庭用の体脂肪計，体組成計，体重計といった健康機器と医療用の体脂肪計の双方を生産しており（甲６，７），オムロンコーリン株式会社の販売する生態情報モニタ，患者情報伝送システムといった医療機器の製造販売元でもある（甲４６）。
(ｳ)株式会社インボディ・ジャパンは，医療用の体組成計と，非医療用の体組成計を製造しているが，ＩｎＢｏｄｙシリーズは日本のみならず世界のトップシェアを誇る（甲６５～６７）。
(ｴ)その他，医療用の体組成計は，株式会社オーワメディカル，フレゼニウスメディカル    ケア株式会社，東洋メディック株式会社などで製造されている（甲１９の２，１９の３，乙１２の２，１２の３）。
イ販売部門
(ｱ)カタログ販売
ａ本件査定前の事情
(a)原告の平成１９年版及び平成２５年版の健康機器総合カタログには，小型の体脂肪計，体組成計（ＫａｒａｄａＳｃａｎシリーズ），体重計が掲載され，販売されたが（甲６，３５。それ以外に，血圧計，歩数計，体温計，電動歯ブラシ，治療機器，マッサージ機器等の掲載もある。），業務用の大型内臓脂肪測定装置（ＤＵＡＬＳＣＡＮＨＤＳ－２０００）は掲載されていない（甲７）。医療機器，医療システムの企画，開発，販売を事業内容とする，原告の関連会社であるオムロンコーリン株式会社の総合カタログでは，手術室，病棟，外来，検査室等で使用される生体情報モニタ，患者情報伝送システム，自動血圧計等，医療用の血圧計，心電計，体温計等と並んで，原告の上記カタログに掲載されている体脂肪計，体組成計（ＫａｒａｄａＳｃａｎシリーズ）が掲載され，共に販売された（甲４６）。(b)被告の平成２５年版の健康機器総合カタログには，小型の体脂肪計，体組成計（ＩｎｎｅｒＳｃａｎシリーズ），体重計が掲載され，販売された（甲８。それ以外に，血圧計，睡眠計，活動量計・歩数計，アルコールセンサー，クッキングスケール，タイマー，温湿度計等の掲載もある。）。被告の平成２２年版の総合カタログには，業務用の大型の体組成計，体重計（ＭＣ－１８０，１９０，ＤＣ－３２０，４５０）と，小型の体組成計（ＩｎｎｅｒＳｃａｎシリーズ），体重計の両方が掲載され，販売された（甲３４）。平成２４年版の計量計測機器総合カタログには，業務用の大型の体組成計，体重計（ＭＣ－９８０Ａ，１８０，１９０，ＤＣ－３２０）が掲載され，販売された（甲３７）。被告は，一般向け商品カタログと施設向けカタログを分けており，一般向け商品カタログには，小型の体組成計（ＩｎｎｅｒＳｃａｎシリーズ），体重計のみを掲載し，他方，施設向けカタログには，大型の体組成計，体重計（ＭＣ－９８０Ａ，１８０，１９０，ＤＣ－３２０，４５０）と業務用の小型の体重計（ＷＢ－２６０Ａ）を掲載するほか，一般向け商品カタログと同じ製品も一部掲載している（乙６０。体重計に関連する商品としては，デジタルベビースケールＢＤ－５８５，５８６。）。
(c)パナソニック株式会社の平成２５年春夏版の計測機器総合カタログにおいて，体重や体脂肪等の測定が可能な小型の体組成計（ＥＷ－ＦＡ４３，２３）が掲載され，販売された（甲１０。それ以外に活動量計や血圧計，乗馬フィットネス機器の掲載もある。）。
(d)シチズン・システムズ株式会社の平成１８年版及び平成２５年版のシチズン健康機器総合カタログにおいて，体重や体脂肪等の測定が可能な小型の体組成計（ＨＭ－７０００，３０００）が掲載され，販売された（甲１１，３６。それ以外に，血圧計，体温計，活動量計・歩数計，温湿度計，超音波洗浄器等の掲載もある。）。


(e)テルモ株式会社の平成１９年版のテルモヘルスケア商品カタログでは，生活習慣予防のための体重管理の必要性が言及されているが，体脂肪計，体組成計，体重計の掲載はなく，販売はされなかった（甲３８。同カタログでは，家庭での血圧測定や日々の体調管理の重要性が指摘され，「アームイン」が付された「血圧計」及び「Ｗｏｍａｎ℃＼ウーマンドシー」が付された体温計が掲載されたが（甲３８～４０），テルモ社が商標登録した商標「アームイン」及び「Ｗｏｍａｎ℃＼ウーマンドシー」は，指定商品が第１０類「医療用機械器具」である。）。(f)社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会の平成１９年１０月版の盲人用具カタログにも，被告の家庭用の体組成計（ＩｎｎｅｒＳｃａｎ    ＢＣ－２００）が掲載され，販売された（甲３２）。
(g)株式会社メディセオの平成２５年版の医療機器カタログにおいて，原告の大型の業務用体脂肪測定器「ＤＵＡＬＳＣＡＮＨＤＳ－２０００」と共に，被告の小型の業務用体重計（ＷＢ－２６０Ａ）が掲載され，販売された（甲７０の１）。
(h)株式会社アズワンのナビス看護・医療用品総合カタログ２０１０－２０１２において，高精度体組成計（被告の業務用のＤＣ－３２０，インボディ社のＩｎｂｏｄｙ３７０）と共に，小型の体組成計，体重計（原告の家庭用のＨＢＦ－３７１，７０１，３７０，２０２や被告の家庭用のＢＣ－３０５）が掲載され，販売された（甲７１）。
(i)株式会社栗原医療器械店のムラナカ総合カタログ〔診察・看護〕’１１－’１２において，小型の体脂肪計，体組成計，体重計（パナソニック社の家庭用のＥＷ－ＦＡ２１，ＥＷ－ＦＡ３１，被告の家庭用のＢＣ－３０５，原告の家庭用のＨＢＦ－２０２，３７３，７０１）が掲載され，販売された（甲７２）。(j)松吉医科器械株式会社の松吉医療総合カタログ２０１２－１３において，高精度体組成計（原告の業務用のＭＣ－９８０Ａ，１８０，１９０）と共に，小型の体脂肪計，体組成計，体重計（被告の業務用ＷＢ－２６０Ａ，原告の家庭用のＨＢＦ－３７５，２０７，２１２，被告の家庭用のＢＣ－７１７）が掲載され，販売された（甲７３）。
(k)株式会社三和製作所の「サンワ保健福祉カタログ   ＳＱＵＩＬ」（平成２４年９月１日以降用）において，大型の精密体組成計や医療用体重計とともに，小型の体脂肪計，体組成計，体重計（原告の業務用のＷＢ－１５０，ＷＢ－２６０Ａ，家庭用のＨＢＦ－２１４，３７３，３７５，被告の家庭用のＨＳ－３０２，ＢＣ－６２１）が掲載され，販売された（甲７７）。(l)理化学系医療関係の物流部門を担っている株式会社三商の作成した，三商研究実験用ガラス製品・機器総合カタログ２０１１－２０１２において，小型の体組成計，体重計（被告の家庭用のＢＣ－７１５，３０９）が掲載され，販売された（甲７８の１，７８の２）。
ｂ本件査定後の事情
(a)株式会社インボディ・ジャパンの総合カタログ（平成２７年印刷）には，医療用体組成計のＩｎＢｏｄｙ７７０と，非医療用体組成計のＩｎＢｏｄｙ５７０（専門家用），ＩｎＢｏｄｙ３７０（業務用）が，共に掲載され，販売された（甲６８）。
(b)アスクル株式会社の医療材料カタログ２０１４－２０１５号において，小型の体組成計，体重計（原告の家庭用のＨＢＦ－２１７，被告の家庭用のＨＳ－３０２）が掲載され，販売された（甲７４）。
(c)日陶科学株式会社の保健福祉カタログ平成２７・２８年版において，高精度体組成計（被告の業務用のＤＣ－３２０，原告の業務用のＭＣ－７８０Ａ，ＷＢ－１５０）と共に，小型の体組成計，体重計（被告の業務用のＷＢ－２６０Ａ，家庭用のＨＢＦ－２１７，被告の家庭用のＨＳ－３０２，ＢＣ－２０２，５６７）が掲載され，販売された（甲７５）。
(d)株式会社フロンティアの医療総合カタログＮｏ．０２５（平成２７年用）において，高精度体組成計（被告の業務用のＤＣ－３２０）と共に，小型の体組成計，体重計（原告の業務用のＷＢ－１１０，１５０，２６０Ａ，被告の家庭用のＨＳ－３０２，ＢＣ－７５１，３１２，３０９）が掲載され，販売された（甲７９）。
これらは，いずれも本件査定後の事情であるが，本件査定後に販売対象等に変化をもたらす要因があったとはうかがわれず，本件査定時における事情と同様と推認される。
(ｲ)小売店での販売
ａ家電量販店である株式会社ヨドバシカメラの秋葉原店において，平成２５年１１月当時，体重計，体脂肪計及び体組成計は，ドライヤー，ヘアケア用品，血圧計，低周波治療器，歩数計，体温計，電動歯ブラシ等と共に，「理美容・化粧品」コーナーで販売された（甲１２の１，１２の２）。ｂ家電量販店やスーパーの家電売り場では，平成２５年１１月当時，家庭用の体重計や体組成計が陳列販売された（乙６０）。
(ｳ)ネットショッピング
ａ本件査定前，当時の事情


楽天市場では，平成２５年の時点で，体重計，体脂肪計（体重測定機能を有しないものを含む。）及び体組成計は，いずれも，「ダイエット・健康」のカテゴリーの中の「計測器，健康管理」の中に含まれていた（甲１３の１，１３の２）。
ｂ本件査定後の事情
(a)株式会社ドリテック，株式会社マキノトレーディング，株式会社マクロス，株式会社オーム電機，株式会社阪和のウェブサイトにおいて，平成２６年１月当時，小型の体組成計，体重計のみが販売された（乙１３の１～１３の５）。(b)原告のウェブサイトにおいて，小型の体組成計，体重計（家庭用のＨＢＦシリーズ）が販売されている（甲９２の１～９２の５）。なお，原告は，体重測定機能のない内臓脂肪測定装置ＨＤＳ－２０００も製造，販売しているが（甲７），同装置が掲載された医療関係者用のページでは，一般消費者のログインを控えてほしいとの依頼文言が掲載され，医療関係者であることを示す「はい」というボタンを押さない限り，アクセスできない（甲２０，乙１４）。もっとも，販売の制限まで行っているか否かは不明である。
(c)被告のウェブサイトにおいて，大型の体組成計，体重計（業務用のＭＣ－９８０Ａ，ＭＣ－１９０，ＤＣ－３２０，ＷＢ－２６０Ａ）と共に小型の体組成計，体重計（家庭用のＢＣ－７５９，ＲＤ－５０１，ＢＦ－０４７等）が販売されている（甲９，９３の１～９３の５）。ここでは，「個人向け」と「法人向け」で製品を振り分けている（乙６３，６４）。
(d)パナソニック株式会社のウェブサイトにおいて，小型の家庭用体組成計，体重計（ＥＷ－ＦＡ４３，２３）が販売されている（甲９４）。(e)アスクル株式会社のウェブサイトにおいて，大型の体組成計，体重計と共に，小型の体組成計，体重計（被告の業務用のＷＢ－２６０Ａ，家庭用のＢＣ－７５４）が販売されている（甲９５の１，９５の２）。(f)楽天市場において，バスリエ株式会社の開設した「お風呂のソムリエＳｈｏｐ」で，被告の小型の業務用体重計（ＷＢ－２６０Ａ）が，一般消費者向けに販売されている。ウェブサイト上は，「業務用デジタル体重計」であることを明記しつつも，「病院や移動検診，体重の証明用におすすめ。もちろん家庭用にもお使いいただけます。」として，対象者を，病院関係者に限らず，一般消費者も含めている。（甲７０の２，７０の３）
(g)ヤフーショッピングサイトにおいて，Ａが開設した「Ｂｅａｕｔｙ．ｎｅｔ」で，被告の小型の業務用体重計（ＷＢ－２６０Ａ）が，一般消費者向けに販売されている（甲７０の４，７０の５）。
(h)ヤフーショッピングサイトにおいて，Ｎｅｏｎが開設した「ショップｎｅｏｎ」で，被告の小型の業務用体重計（ＷＢ－２６０Ａ）が，一般消費者向けに販売されている（甲７０の６，７０の７）。
(i)アマゾンのウェブサイトにおいて，被告の小型の業務用体重計（ＷＢ－２６０Ａ）が，一般消費者向けに販売されている（甲７０の８）。(j)日進医療器株式会社が開設したアクトロイヤルネットにおいて，原告の小型の体組成計（ＨＢＦ２１２）と共に，被告の小型の体組成計（ＢＣ－７５１ＷＨ），体重計（ＨＡ８５１，ＨＤ６６１）が販売されている（甲７６の１，７６の２）
(k)医療機器販売を業とする有限会社ワイズメディカルのウェブサイトにおいて，被告の小型の体組成計（インナースキャン）が販売されている（甲８０の１，８０の２）。
(l)ＯＣＴ医薬品の予約・サポートサービス，健康関連商品の通信販売サービスを提供する株式会社ｅ健康ショップのウェブサイトにおいて，小型の体組成計（原告の家庭用のＨＢＦ－２５４，被告の家庭用のＨＳ－３１３）が販売されている（甲８１の１，８１の２）。
(m)医療機器の製造・販売・修理及び卸売を業とする星盛堂医療器工業株式会社のウェブサイトにおいて，小型の体組成計（原告の家庭用のＨＢＦ－７０１，６０１，３７１，３６１）が販売されている（甲８２の１，８２の２）。(n)有限会社ジョイパルが開設した「ＪＯＹＰＡＬＳＨＯＰ」という医療器具・衛生材料専門販売ウェブサイトにおいて，高精度体組成計と共に，小型の体組成計，体重計（被告の家庭用のＢＣ－３０５）が販売されている（甲８３の１，８３の２）。


(o)株式会社フロンティアが開設した「アスリートトライブ」という医療器具販売ウェブサイトにおいて，身障者用の大型の体重計，業務用デジタル体重計（被告のＷＢ－１１０，１５０）と共に，小型の体組成計，体重計（被告のＲＤ－９００）が販売されている（甲８４の１，８４の２）。(p)メディエントランス株式会社が開設した「ＭＥＤＩＣＡＬ   ＳＵＰＰＬＹＧｏｏＤｓ」という医療器具販売ウェブサイトにおいて，精密体重計，業務用デジタル体重計と共に，小型の体組成計，体重計（被告の業務用のＷＢ－２６０Ａ，１５０，家庭用のＢＣ－７５３，７５７，原告の家庭用のＨＢＦ－２１６，２１７）が販売されている（甲８５の１，８５の２）。(q)ブティックス株式会社が開設した「医療の王様」という医療器具販売ウェブサイトにおいて，大型の体組成計，体重計（被告の業務用のＤＣ－３２０，ＭＣ－１９０）と共に，小型の体組成計，体重計（家庭用のＢＣ－７１７，３０７，原告の家庭用のＨＢＦ－３７５）が販売されている（甲８６の１～８６の４）。(r)東洋メディック株式会社，フレゼニウス   メディカルケアジャパンの医療用体組成計を取り扱うウェブサイトでは，個別の製品紹介ページに入る前に，ユーザの医療関係者該当性の有無について確認の欄がある（乙５４，５５）。(s)医療用の体組成分析装置は，日立アロカメディカル株式会社，株式会社オーワメディカル，フレゼニウスメディカル    ケア株式会社，東洋メディック株式会社，株式会社神戸メディケアなどのウェブサイトで紹介されているが（甲１９の１～１９の５，乙１２の１～１２の５），ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社，東洋メディック株式会社，Ｂｏｄｙｓｔａｔ社，ＭａｌｔｒｏｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｉｍｉｔｅｄのウェブサイトでは，家庭用の体組成計の取扱いはない（乙５６～５９）。
(t)株式会社大塚商会のウェブサイト「たのめーる」において，大型の体組成計，体重計と共に，小型の体組成計，体重計が販売されている（甲９６の１～９６の５）。
(u)フィットネスクラブやエステサロン等に向けて販売される製品は，ソフィア株式会社，エステジャパン株式会社，神戸メディケア株式会社，エムインターナショナル株式会社，アリオス株式会社，ワールドジャパン株式会社，株式会社ヴィジーン・トレーニングといった美容機器専門業者でも取り扱われており，そこでは家庭用品の取扱いはない（乙４６～５２）。
これらは，いずれも本件査定後の事情であるところ，本件査定後に，ネットショッピングの普及が進んだことは否定できないものの，販売対象等に変化をもたらす要因があったとはうかがわれず，本件査定時における事情をほぼ反映するものと推認される。
ウ価格及び性能
(ｱ)体脂肪の測定方法
遅くとも平成１６年ころには，健康のバロメータとして，体重以外に，体脂肪が着目されるようになり（乙６の１），体脂肪の測定方法として，①ＣＴによる測定以外にも，②水中体重計を用いて，空気中の体重と水中の体重から体密度を求め，体脂肪量を計算する水中体重秤量法，③ＤＸＡ法（Ｄｕａｌｅｎｅｒｇｙ    Ｘ－ｒａｙＡｂｓｏｒｐｔｉｏｍｅｔｒｙ）という波長の異なる２種類の放射線の透過量から人体の組成を求める方法，④生体インピーダンス法（ＢｉｏＩｍｐｅｄａｎｃｅＡｎａｌｙｓｉｓ）という体脂肪が電流を流しにくい性質を利用し，身体に微弱電流を流して推定する方法，⑤特定波長帯の近赤外線を照射し，反射エネルギーから体脂肪量を推定する近赤外分光法，⑥つまみ上げた皮膚の厚さを測定するキャリパー法等が示されている（甲２８，２９，乙６，７〔枝番のあるものは，各枝番を含む。〕）。ＣＴによる測定やＤＸＡの測定には，大型の医療機械が必要であり（乙７の４，７の５，７の７～７の１１，７の１４，７の１５，７の１７～７の１９，７の２１），ＤＸＡ法では，骨密度も測定可能である（乙７の２８～７の３２）。家庭用の体脂肪計では，比較的簡便なインピーダンス法，近赤外分光法，キャリパー法が採用されているが，インピーダンス法が採用する推定法則は，水中体重秤量法で測定されたデータを基にしていることが多い（甲２８）。しかしながら，生体インピーダンス法は，身体状態の差によるインピーダンスの差が大きい，生体電気インピーダンスから体脂肪率を推定するノウハウが，測定機器メーカーごとでばらつきがあるといった欠点がある。そこで，被告は，測定精度を高めるため，細胞の抵抗成分（レジスタンス）を容量成分（リアクタンス）とは別に計測するリアクタンステクノロジーや，複数の周波数を使い分けるマルチ周波数測定という方法を用いて，筋肉内電解質の電気特性の個人差を反映させることができるようにし，平成２３年当時の時点で，ＤＸＡ法との差を縮小していた。（甲３１，４９，５４，５５，乙６の５，２９）
(ｲ)体脂肪計の機能や値段等の変遷
体脂肪計は，被告が平成４年に業務用の販売を開始し，平成６年に家庭用の販売が開始したが，その後，平成８年に１万円台のモデルが販売され，急速に売上げを伸ばした（甲４９）。


また，平成１５年以降，体重計の機能が急速に多様化した。すなわち，体重だけを測定するものから，内臓脂肪や筋肉量，基礎代謝量，骨量など体の組成を測定するものへと機能が多様化した。原告が，平成１５年６月に体重と体脂肪率，基礎代謝量等を測定できる家庭用の「カラダスキャンチェックＨＢＦ－３５２」を発売し，その後も体年齢がわかる「ＨＢＦ－３５３」や筋肉率を測定できる「ＨＢＦ－３５４」を追加投入した。これに対し，被告は，平成１５年１０月，体重，体脂肪，内臓脂肪以外に，基礎代謝量等を測定できる「インナースキャンＢＣ－５１」を投入し，骨量を推定できる「ＢＣ－５２」を追加投入した。その後も高機能化が進み，平成１７年の時点で，原告は，骨格筋レベル表示やメモリー機能の付いた「ＨＢＦ－３５９」を，被告は，体重を５０ｇ単位で測定できる機種を追加販売するなど，多項目の測定が可能となった。他方，一般消費者が多機能製品を使いこなすことには限界があることから，体重精度を落とし，筋肉量や体年齢計の計測機能を省いた１万円以下の価格帯の機能を絞った機種が投入された。（以上，甲３３）
(ｳ)各種製品の性能
ａ原告の健康機器総合カタログ（甲６，３５）では，家庭用の小型の「体重体組成計，体脂肪計」として，両足測定タイプと両手両足測定タイプの体組成計と，両手測定タイプの体脂肪計が掲載されているが，いずれも５０ｇ単位又は１００ｇ単位での体重測定が可能であり，測定レベルが異なるが，内臓脂肪（０．５レベル又は１レベル単位），体脂肪率（０．１％単位）等の測定が可能であり，骨格筋量（０．１％単位），基礎代謝量，体年齢（１歳単位）が測定できるものもある。他方，原告の業務用の内蔵脂肪測定装置「ＤＵＡＬＳＣＡＮ    ＨＤＳ－２０００」は，本体が３１４ｍｍ（横）×２６９ｍｍ（奥行き）×１４２ｍｍ（高さ）で３．６ｋｇ，専用架台セット時には５８５ｍｍ（横）×７７２ｍｍ（奥行き）×１０３５ｍｍ（高さ）で４２ｋｇという大型の医療用機器であり，専用架台とプリントを標準装備したメーカー希望小売価格が３５０万円（税抜き）であるが，原告独自のデュアルインピーダンス法（両手から両足に微弱な電流を流し，腹部でインピーダンスを測定することにより，除脂肪面積を算出すると共に，腹部の表皮から微弱な電流を流し，腹部でインピーダンスを測定することにより腹部皮下脂肪面積を算出し，事前に「腹部測定ユニット」で算出した腹部全断面積から除脂肪面積と皮下脂肪面積を引くことで，内蔵脂肪面積を算出する。２つの経路から電流を流すことで内臓脂肪と腹部皮下脂肪を識別し，Ｘ線ＣＴと相関の高い内臓脂肪面積の算出が可能となる。）が採用され，検査結果はレポートで出力される（甲７，２０）。原告の家庭用体組成計であるカラダスキャンＨＢＦ－７０１，ＨＢＦ－２５１，ＨＢＦ－３６２の取扱説明書では，家庭用計量器の基準に適合しているが，業務用に要求される機能は備えていないとして，業務用（病院など）での使用が否定されている（乙３１，３２，６２）。
ただし，小型の家庭用体組成計である原告のＨＢＦ－３６２及びＨＢＦ－３５３が，多数の医療関係の研究論文で使用されている（甲８７，８８の１，８８の２，８９～９１，９２の４）。
ｂ被告の健康機器カタログでは，家庭用の小型の両足測定タイプと両手両足測定タイプの体組成計が掲載されているが，いずれも５０ｇ単位又は１００ｇ単位での体重測定が可能であり，いずれも，６歳以上の対象者の体脂肪率，内臓脂肪レベル，左右部位別測定，６歳以上の対象者の筋肉量，基礎代謝量，体内年齢，６歳以上の対象者の推定骨量等を測定できる。体内の水分の異動や量変化に対応したリアクタンステクノロジーが搭載されている。体組成を測定しないタイプの体重計も掲載されている。被告の腹部脂肪計「ＡＢ－１４０」は，本体２．６ｋｇ，インピーダンス計０．５ｋｇであり，仰向け姿勢で測定できる腹部インピーダンス法を採用し，１８歳以上の対象者の体幹部脂肪率（０．１％単位），内臓脂肪レベル（０．５レベル単位），体幹部脂肪率判定（９段階），内臓脂肪レベル判定（６段階）を測定できる。（甲８）
被告の大型の業務用体組成計ＭＣ－１９０は，標準小売価格が１５７万５０００円であるが，全身についての５０ｇ単位の体重，脂肪量，除脂肪量，筋肉量と基礎代謝量，０．１％単位の体脂肪率，右腕，左腕，右足，左足，体幹の部位単位についての０．１％単位の体脂肪率，５０ｇ単位の脂肪量，筋肉量につき，非侵襲，簡便で短時間での測定が可能である。被告の業務用体組成計，体重計は，基準適合証印が付され，商店での計量販売，薬局，病院での調査剤，医療機関での記録等での使用が可能であり，医療，運動関連施設，学校，旅館での使用が可能である。（甲３４）
被告の小型の業務用デジタル体重計ＷＢ－２６０Ａは，標準小売価格が３万８０００円（税抜き）であり，使用場所の地域設定を行った上で，１００ｇ単位の体重計を測定できる製品であり，取っ手が付いているため持ち運び可能で，バックライト付きで暗いところでも見やすく，表示方向の切替えも可能である（甲７０の２，７０の４，７０の６，乙６０）。
被告の小型の家庭用体組成計ＢＣ－３０３について採用された生体インピーダンス法は，ＤＸＡ法で求めた体脂肪と筋肉量との相関関係が，０．９４と高精度であり，家庭で簡便かつ客観的な肥満評価が可能であると評されている（甲３１，３４）。また，被告の小型の家庭用ｉｎｎｅｒｓｃａｎｄｕａｌＲＤ－９０４，９０５や家庭用「体脂肪計付ヘルスメーター」ＢＦ－７００～７０２の取扱説明書では，業務用として病院等で使用するための機能を備えていないとして，病院等での使用を禁じている（乙２９，３０）。


なお，被告において，業務用機器とは，医療・運動関連施設から学校，旅館までで利用できるものを想定しており，医療用に用いることができるものを指す（甲３４）。
ｃ他の健康機器メーカーの小型の家庭用体組成計，体重計の性能も，原告や被告の同種品と，概ね同様である（甲１０，１１）。家庭用体組成計，体重計の取扱説明書では，業務用（病院など）での使用が禁止又は否定されている（乙３３～４５）。
ｄ(a)医療用の体組成分析装置については，日立アロカメディカル株式会社のＥｃｈｏＭＲＩシリーズは，ラット等の動物用のものであるが，脂肪成分，除脂肪成分，遊離水分量，全水分量をグラム測定でき，６１ｍｍ又は１２１ｍｍ（横）×７１ｍｍ（奥行き）×１４０ｍｍ前後（高さ）で，２５０ｋｇ又は５００ｋｇと大型である（甲１９の１）。
(b)株式会社オーワメディカルのＸ－ＳＣＡＮ   ＰＬＩＳは，全身と部位別測定が可能であり，重水希釈法との比較で高い正確度（０．９７）と再現度（０．９９）が検証されたものであり，４９６ｍｍ（横）×８３６ｍｍ（奥行き）×１１５０ｍｍ（高さ）で，大型である（甲１９の２）。(c)フレゼニウス   メディカルケア株式会社のＢＣＭ○Ｒ体組成分析装置は，５ｋＨｚから１０００ｋＨｚまでの異なる５０の周波数で総体液量と細胞外液量に相当する電気抵抗を算出し，体液過剰・不足量を分離算出するところに特徴があるが，本体は，１６８ｍｍ（横）×２７２ｍｍ（奥行き）×１１２ｍｍ（高さ）で，２ｋｇである（甲１９の３）。
(d)東洋メディック株式会社のＢＯＤ   ＰＯＤ体脂肪測定装置は，体重と空気置換法により計測した体積から体脂肪を計算で求める方式を採用しており，人がＢＯＤＰＯＤ内に入って計測するほど大型なものである（甲１９の４）。(e)株式会社神戸メディケアのインボディ７２０は医療機器であり，４極８点接触型電極により３０個のインピーダンス値と１５個のリアクタンス値を測定し，０．１ｋｇ単位で細胞内水分，細胞外水分，タンパク質，ミネラル，体脂肪量，骨格筋量，筋肉量，除脂肪量，体重等を分析できる装置で，高い精密度（０．９８）と再現度（０．９９）が検証されたものであって，５２０ｍｍ（横）×８７０ｍｍ（奥行き）×１２００ｍｍ（高さ）と大型である（甲１９の５）。(f)株式会社インボディ・ジャパンの医療用のＩｎＢｏｄｙ７７０は，５２６ｍｍ（横）×８５４ｍｍ（奥行き）×１１７５ｍｍ（高さ）であり，体水分量（細胞内・外水分量），タンパク質量，ミネラル量，除脂肪量，体重，筋肉量，体脂肪量を測定し，評価できる。非医療用のＩｎＢｏｄｙ５７０は，医療用として販売されていないが，専門家の利用が予定されている。ＩｎＢｏｄｙ５７０は，５２２ｍｍ（横）×８９３ｍｍ（奥行き）×１１１３ｍｍ（高さ）で大きさに違いはなく，測定項目も共通しており，いずれも，部位別直接インピーダンス測定法を採用しつつ，多周波数測定による正確性と，８点接触型電極法による再現性を実現し，わずかな体成分変化も感知するものである。（甲６８）
(ｴ)各種製品の価格
製品に備え付けられた機能の内容や精度に応じて，種々の価格帯の製品が存在する。
ａ平成１９年当時における被告の小型の家庭用体組成計インナースキャンシリーズは，両足測定タイプで，体重，体脂肪率，推定骨量，筋肉量等が測定できるが，メーカー小売希望価格は１万円（税込み１万０５００円）～１万８０００円（税込み１万８９００円）であった（甲３４。甲５７によると，平成２２年の時点での後継機は約２万円である。）。右腕，左腕，右足，左足という部位測定が可能なタイプのインナースキャンＢＣ－６００のメーカー小売希望価格は３万円（税込み３万１５００円）であった（甲３４）。内臓脂肪チェック機能の付いた体脂肪計であるＴＦ－１００のメーカー小売希望価格は１万２０００円（税込み１万２６００円），下肢筋肉量チェック機能の付いた体脂肪計であるＬＭ－００３のメーカー小売希望価格は１万６０００円（税込み１万６８００円），体脂肪計の付いた体重計のメーカー小売希望価格は５０００円（税込み５２５０円）～８０００円（税込み８４００円），体組成を測定できない体重計のメーカー小売希望価格は２０００円（税込み２１００円）～６０００円（税込み６３００円）であった（甲３４。甲５７によると，平成２２年当時の後継機は若干値下がりした。）。被告の業務用体組成計や体重計のうち，小型の体重計であるＷＢ－２６０Ａは，約３万５０００円で販売されているが（甲７０の２，７０の４，７０の６，７０の８），受注生産品で，体重証明可能な体重計であるＷＢ－１１０のメーカー小売希望価格はセパレートタイプで７万円（税込み７万３５００円），取引証明用ではない体組成計であるＢＣ４５０のメーカー小売希望価格は１２万円（税込み１２万６０００円）であり，大型の医療用で最も高価格帯の体組成計であるＭＣ－１８０とＭＣ－１９０のメーカー小売希望価格は１７０万円（税込み１７８万５０００円），１５０万円（税込み１５７万５０００円）であった（甲３４）。６つの周波数で精度の高い測定が可能な医療用の大型の体組成計であるＭＣ－９８０Ａのメーカー小売希望価格は２００万円（税込み２１０万円）であるが，重力補正をするデュアル周波数体組成計であるＤＣ３２０のセパレートタイプのメーカー小売希望価格は２４万円（税込み２５万２０００円）であった（甲３４）。
ｂ原告の小型の家庭用体組成計であるカラダスキャンシリーズは，概ねオープン価格であり，両手測定タイプの体脂肪計のメーカー小売希望価格は６５１０円（税込み）であった（甲３５）。


ｃシチズン・システムズ株式会社の２００ｇ単位での測定可能な小型の家庭用体重計ＨＭ２０００のメーカー小売希望価格は６８２５円（税込み），肥満度の表示も可能な小型の家庭用体重計ＨＭ３０００のメーカー小売希望価格は８９２５円（税込み），手のひらで体脂肪を測定する体脂肪計のメーカー小売希望価格は７３５０円（税込み）であった（甲３６）。
ｄオムロンコーリン株式会社の販売する原告の小型の家庭用体組成計カラダスキャンシリーズはオープン価格であるが，両手測定タイプの体脂肪計のメーカー小売希望価格は６５１０円（税込み）であった（甲４６）。ｅ楽天市場における体脂肪計，体組成計，体重計の売れ筋は，原告のカラダスキャンシリーズと被告のインナースキャンシリーズという小型の家庭用体組成計付き体重計であり，価格帯は，１０００円から１万円弱のものである（甲１３の１，１３の２）。原告と被告の各製品は，性能と価格帯が比較的近い。ｆアマゾンにおける体脂肪計，体組成計，体重計の売れ筋は，原告のカラダスキャンシリーズと被告のインナースキャンシリーズという小型の家庭用体組成計付き体重計であり，価格帯は，１０００円台から５０００円弱のものである（甲５８，５９）。原告と被告の各製品は，性能と価格帯が比較的近い。ｇジャパネットタカタにおける体脂肪計，体組成計，体重計の売れ筋は，原告のカラダスキャンシリーズと被告のインナースキャンシリーズという小型の家庭用体組成計付き体重計であり，価格帯は，１０００円台から５０００円弱のものであるが，被告のデュアルスキャンシリーズは約２万５０００円である（甲６０）。原告と被告の各製品は，性能と価格帯が比較的近い。ｈ株式会社インボディ・ジャパンの医療用のＩｎＢｏｄｙ７７０は２４５万円であり，非医療用のＩｎＢｏｄｙ５７０は１８５万円，ＩｎＢｏｄｙ３７０は９５万円である（甲６９）。
ｉ被告の業務用デジタル体重計ＷＢ－２６０Ａ（販売価格３万７３４６円（税込み））を販売しているウェブサイトでは，販売価格２２８０円（税込み）の株式会社マキノトレーディングの小型の家庭用デジタル体重計ＭＴ０１９４や，販売価格１０００円台から３万円台の被告のデジタル体重計，家庭用から業務用まで１０００点以上の在庫があることを示す通販サイトなどに，それぞれリンクが貼られている（甲７０の４，７０の８）。
ｊ医療機器や医療用品が掲載されたカタログやウェブサイトは，医療機関向け，保健福祉機関向け，一般企業向けなど様々であり，これらのカタログに掲載された体脂肪計，体組成計，体重計の価格帯は，業務用体重計で１０万円を超えるもの，体組成計として１００万円を超えるものもあるが，５０００円以下のものや，原告のカラダスキャンシリーズ，被告のインナースキャンシリーズ等１万円以下から２万円程度のものも掲載されている（甲７１～８６，９２～９６〔枝番のあるものは各枝番含む。〕）。
エ需要者に関する事情
(ｱ)アマゾンにおける体脂肪計，体組成計，体重計の売れ筋は，１０００円台から５０００円弱で，高額のものでも２万円台で，家庭用のものである（甲５８，５９）。
(ｲ)健康関連商品のウェブサイトでの販売は，要指導医薬品と第１類医薬品については，自宅配送が不可能であるが（甲８１の１），それ以外の商品について，個人での購入制限があることはうかがわれない（甲８０～８６，９２～９６〔枝番のあるものは各枝番含む。〕）。
(ｳ)業務用体組成計は，病院以外にも，フィットネスクラブやエステサロン，研究施設（大学）でも使用されている（甲３４，３７，４９，６６）。被告のＷＢ－２６０Ａのように，業務用体重計であっても，わざわざ家庭での使用も可能と明記して販売されるものもあるし（甲７０の２），家庭用製品や医療用・家庭用両方の製品のウェブサイトにリンクが貼られていることもある（甲７０の４，７０の８）。(ｴ)ダイエットや健康器具の比較に関するウェブサイトであるフィッテウェブにおける２０１５年のアンケートの結果では，「体重計，体組成計部門」で，原告のカラダスキャンシリーズと被告のインナースキャンシリーズという小型の家庭用体組成計の人気が高い（甲６１，６２）。
これらの状況も，本件査定時から大きい変化はないと推認される。
オ市場のシェア
(ｱ)家電量販店における平成１５，１６年当時における家庭用体組成計，体重計の販売シェアは，原告と被告の両社で９０％を超える（甲３３）。(ｲ)平成２７年ころの時点において，日本国内の業務用体組成計の販売は，売上高ベースで１０億円余りと推測され，そのうち被告の売上高が数億円に及ぶ（乙６０）。
カ行政機関における体脂肪計の取扱い
平成２２年の時点において，経済産業省の技術戦略マップ２０１０の医療分野の欄では，体脂肪計が血圧計等と同じグループに整理された（甲４８）。
(3)検討
以上によれば，本件査定時において，本件商標と引用商標の指定商品に関連する体脂肪計，体組成計，体重計等の取引の実情に関し，次のことがいえる。アまず，業務用として販売されている体組成計及び体重計は，医療用として使用することを想定した機能や性能を有し，医療用製品に該当するといえるところ，家庭用の体組成計及び体重計のシェアが極めて高い原告と被告は，医療用製品の製造者でもある。また，医療用の体組成計しか製造していないメーカーが存在する一方，医療用の体組成計を製造していない家電メーカーも存在し，家庭用の製品と医療用の製品に関し，シェアが一致しているとは認められない。イ次に，メーカーによって，販売用のカタログの種類，掲載対象は異なるが，家庭用の体組成計や体重計のシェアが高い被告は，家庭用と業務用の両方を掲載したカタログを用意している。また，多数の医療機器販売メーカーのカタログにおいて，小型の体脂肪計，体組成計，体重計が掲載され，販売されているが，その中には，原告や被告の製品で，業務用のものと家庭用のものの両方が含まれているため，医療関係者は，医療用機器の購入時に家庭用機器も併せて購入対象として検討することになる。
小売店における体脂肪計，体組成計，体重計の販売では，業務用の大型のものは展示されていないが，健康意識の向上に伴い，血圧計や体温計といったヘルスケアに関する製品と一緒に展示されており，一般消費者は，家庭用体組成計，体脂肪計及び体重計を，健康維持や病気予防の目的で使用できる製品と近い性質のものと認識し得る。


また，近時は，ネット販売の増加もうかがわれるところ，体脂肪計，体組成計，体重計のネット販売は，家電メーカー，医療機器メーカーに限られず，オフィス用品取扱会社などにおいても取り扱われており，医療関係者の購入を前提とし，医療用製品を主に取り扱うウェブサイトもあれば，一般消費者の購入を前提とし，家庭用製品を主に取り扱うウェブサイトもある。前者では，医療用機器として大型の体重計，体組成計以外に小型の製品も掲載され，医療用に限定されず，家庭用の体組成計，体重計が販売されていることが多いため，主たる需要者である医療関係者にとって，医療用機器と同様に，家庭用機器が購入検討対象となる。しかも，医療用製品を主として取り扱うウェブサイトであっても，一般消費者がアクセスすること自体に制限はなく，購入も禁止されていないため，一般消費者も需要者となることがあり，その場合の購入対象は，家庭用機器に必ずしも限られず，医療用機器も候補となる。他方，一般消費者向けのウェブサイトであっても，業務用体重計が販売される場合もあり，医療用製品が購入候補になることもあるし，リンクが貼られた業務用製品販売通販サイトへアクセスすることで，他の医療用製品等が購入候補となることもある。
ウさらに，医療用と家庭用の体脂肪計，体組成計，体重計において，その品質及び価格は様々であるが，医療用と同程度の品質及び価格が用意されている業務用のものは，医療現場以外の学校やフィットネスクラブ等でも使用され，学生やフィットネスクラブの会員である一般消費者が，直接接する場合がある。具体的には，医療現場に設置されることが多いと考えられる業務用の製品は，価格が１００万円を超えるものや，一般住宅内での設定が想定できないほど大型のものがあるが，一方，業務用の体重計であっても，価格が３万円程度で，一般家庭での購入が十分可能な製品もある（被告のＷＢ－２６０Ａ）。他方，家庭用の体脂肪計，体組成計，体重計であっても，多数の機能が付加されていることが通常であり，１万円を超えることも珍しくない。これらの家庭用の体重計等は，家庭用計量器の基準しか満たさないものとはいえ，その測定対象や測定単位が医療用のものと同様のことがあり，医療関係の研究論文で使用される程度の精度を備えていて，医療現場で購入される場合もある。エこのように，家庭用の体重計の需要者である一般消費者は，医療用の体組成計，体重計も入手可能な状況となっていたといえる上に，医療用の体組成計，体重計は，医療現場での利用に限定されず，学校やフィットネスクラブ，企業等でも利用されるから，その需要者は，医療関係者に限定されず，学校関係者やフィットネス関係会社，企業の物品購入部門，健康管理部門の従業員も含まれる。そして，医療用の体組成計及び体重計のシェアの正確な数値は不明であるが，被告の医療用の体組成計の販売台数は相当数に及び，販売シェアも小さくないから，これらの需要者は，家庭等で被告の家庭用の体組成計を目にするだけでなく，学校やフィットネスクラブ等で被告の医療用の体組成計を目にする機会もあることが推認される。また，一般消費者の一部を構成する医療従事者は，一般消費者よりも高い注意力をもって商品を観察するとはいえ，医療用と家庭用の両方の製品を製造し，家庭用のシェアの大半を占める原告と被告の製品に日常的に接することになるから，医療用製品の出所について，家庭用製品の出所と区別して認識することが困難な状況といえる。
さらに，その他の学校関係者，フィットネス関係会社や企業の物品購入部門，健康管理部門の従業員には，一般的な消費者も含まれており，しかも，医療用と家庭用の体重計，体組成計の測定対象は同じであり，性能等が近づきつつあるといえる上に，精度の違いは一般消費者には識別し難い場合があることから，性能による明確な区別も困難である。
オよって，本件査定時においては，医療用の「体脂肪測定器，体組成計」と家庭用の「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計」は，誤認混同のおそれがある類似した商品に属するというべきである。したがって，審決の指定商品の類否判断の誤りをいう原告の取消事由３は，理由がある。
４被告の主張に対する判断
(1)被告は，原告が，引用商標の指定商品に当初「その他の医療用機械器具」を含めて出願していたという，引用商標の出願経過からすると，原告が非医療用の商品について保護を求める意図はなかったとして，本件商標と引用商標の指定商品の非類似性の根拠とする。
被告の主張は，登録された商標権の保護範囲について，出願経過などに示された権利者の主観的意図を考慮すべきとするものであるが，本件は，商標権の侵害が問題となる事案ではなく，あくまでも商標法４条１項１１号該当性が問題となる事案である。そして，商標法４条１項１１号は，一般の需要者・取引者が商品又は役務について出所を混同することを防止するため，不登録商標を指定商品と同一の商品に限定せず，類似する商品についての登録も禁止するものである以上，引用される登録商標の出願人の指定商品の指定を超えて，その類似の範囲が判断されることは，商標法の予定するところといわざるを得ない。したがって，本件商標と引用商標の指定商品の類似性の有無は，引用商標の指定商品に関する出願人の主観的意図とは切り離して判断されるべきで問題であって，当該意図は，上記判断を左右するものではない。
したがって，被告の主張は採用できない。
(2)被告は，「類似商品・役務審査基準」を尊重すべきであり，非類似の推定は覆されない，個別具体的な要素を検討しても非類似と判断されるべきと主張する。確かに，「類似商品・役務審査基準」が，一般的な商品の類否の判断に当たって，一定の基準を付与しており，画一的な判断を容易にする機能を果たしていることは否定できない。しかしながら，同基準自身が，類似群コードが異なる場合に，非類似とみなさず，推定しているだけであり，推定が覆滅されることを許容しているから，上記判断は，「類似商品・役務審査基準」の判断の枠組みから外れるものではない。そして，本件の具体的な事情に基づく判断は，上記３で詳細に説示したとおりである。
したがって，被告の主張は採用できない。
(3)被告は，医療用と非医療用では，要求される機能，品質，形状，価格が異なる，需要者の範囲が異なるなどと主張し，旧薬事法上の認証や管理医療機器としての医療機器承認の取得の有無，家庭用特定計量器への該当基準なども異なると主張する。


平成２３年７月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年（ワ）第３７３０３号損害賠償請求事件（本訴）平成２１年（ワ）第４５６２３号レコード複製・譲渡差止等請求事件（反訴）
口頭弁論終結日平成２３年４月１４日
判                  決
東京都国分寺市〈以下略〉
本訴原   告（反   訴被告   ）       Ｘ１
東京都国分寺市〈以下略〉
本訴原   告       Ｘ２
上記両名訴訟代理人弁護士      真貝    暁
東京都東大和市〈以下略〉
本訴被   告（反   訴原告   ）       Ｙ訴訟代   理人弁   護士        森田貴   英
主                  文
１本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，９３万円及びこれに対する平成２１年１０月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２本訴被告（反訴原告）は，本訴原告に対し，１０万円及びこれに対する平成２１年１０月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３本訴原告（反訴被告）は，本訴被告（反訴原告）に対し，別紙ＣＤ目録記載のＣＤの複製物２８２枚を引き渡せ。
４本訴原告（反訴被告）のその余の請求及び本訴被告（反訴原告）のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用は，本訴反訴を通じて，本訴原告（反訴被告）及び本訴被告（反訴原告）に生じた費用の各４分の３を本訴原告（反訴被告）の負担とし，本訴原告（反訴被告）及び本訴被告（反訴原告）に生じたその余の費用並びに本訴原告に生じた費用を本訴被告（反訴原告）の負担とする。
６この判決の第１項ないし第３項は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１本訴
(1)本訴原告（反訴被告）
ア主位的請求
本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，３８５万円及びこれに対する平成２１年１０月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ予備的請求
(ア)本訴被告（反訴原告）は，別紙ＣＤ目録記載のＣＤを販売してはならない。
(イ)本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，別紙ＣＤ目録記載のＣＤの収録曲をマスタリングして保存した記録媒体を引き渡せ。
(2)本訴原告
主文第２項と同旨
２反訴
(1)主文第３項と同旨
(2)本訴原告（反訴被告）は，別紙ＣＤ目録記載のＣＤを複製し，その複製物の譲渡をしてはならない。
第２事案の概要
本件本訴は，本訴原告（反訴被告）（以下「原告Ｘ１」という。）が，本訴被告（反訴原告）（以下「被告」という。）との間で，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲についてＣＤの原盤を制作する旨の制作契約を締結し，別紙ＣＤ目録記載のＣＤ（以下「本件ＣＤ」という。）の各収録曲をマスタリングした音源の記録媒体である原盤（以下「本件ＣＤの原盤」という。）を制作し，これを被告に引き渡した旨主張して，被告に対し，その制作代金の支払を求め（主位的請求），仮に原告Ｘ１主張の制作契約の成立が認められない場合には，原告Ｘ１が本件ＣＤのレコード製作者としての著作隣接権（譲渡権）及び本件ＣＤの原盤の所有権を有する旨主張して，被告に対し，著作権法１１２条１項に基づき，本件ＣＤの販売の差止めを求めるとともに，所有権に基づき，本件ＣＤの原盤の引渡しを求め（予備的請求），本訴原告（以下「原告Ｘ２」という。）が，被告から本件ＣＤのジャケットデザインの作成の発注を受け，その作成を行った旨主張して，被告に対し，その作成代金の支払を求めた事案である。また，本件反訴は，被告が，本件ＣＤのレコード製作者としての著作隣接権（複製権及び譲渡権）を有し，また，原告Ｘ１が保管する本件ＣＤの複製物（２８２枚）の所有権は被告に帰属する旨主張して，原告Ｘ１に対し，著作権法１１２条１項に基づき，本件ＣＤの複製等の差止めを求めるとともに，所有権に基づき，本件ＣＤの上記複製物の引渡しを求めた事案である。
第３当事者の主張
１本訴請求
(1)請求原因
ア当事者
(ア)原告Ｘ１は，ロック・ミュージシャン，ギタリスト，ベーシスト，作詞家，作曲家，音楽プロデューサーであり，「福山雅治」，「時任三郎」，「真田広之」などに楽曲を提供している。
原告Ｘ２は，イラストレーター，グラフィックデザイナーであり，原告Ｘ１の妻である。
(イ)被告は，アニメーション作品，ＣＧ，ゲームソフトなどの企画制作等を業とする株式会社プロダクション・アイジー（以下「ＩＧ」という。）の取締役である。
イ原告Ｘ１と被告間の本件ＣＤの原盤の制作契約
(ア)ａ原告Ｘ１と被告は，平成２０年４月１日ころ，原告Ｘ１が，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲について，①販売目的のないＣＤの原盤の制作の場合，簡易なレコーディングによる制作で，マスタリング込み，ＣＤ２００枚のコピーという条件で，制作代金は６０万円，②販売目的のＣＤの原盤の制作の場合，プロデュース，アレンジ，演奏料が１曲当たり３０万円（「歌入れ」（歌の録音）に係るレコーディング代は別途），トラックダウン，マスタリング等のエンジニア料が１曲当たり５万円の約定で，ＣＤの原盤を制作する旨の契約（以下「本件制作契約①」という。）を締結した。
ｂ原告Ｘ１は，本件制作契約①に基づいて，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲について，アレンジ，演奏，レコーディング，トラックダウン，マスタリングをし，そのマスリングした音源をＣＤ－Ｒに記録して，販売目的の本件ＣＤの原盤（１１曲収録）を制作し，平成２１年１月２日ころ，これを被告に引き渡した。


したがって，原告Ｘ１は，被告に対し，本件制作契約①に基づき，３８５万円（３５万円×１１曲）の代金請求権を取得した。(イ)ａ仮に原告Ｘ１及び被告間の本件制作契約①の成立が認められないとしても，原告Ｘ１と被告は，平成２０年４月１日ころ，原告Ｘ１が，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲についてアレンジ，演奏，レコーディング，トラックダウン，マスタリングをして，ＣＤの原盤を制作し，被告が原告Ｘ１に対し相当な額の報酬を支払う旨の契約（以下「本件制作契約②」という。）を締結した。
ｂ原告Ｘ１は，前記(ア)ｂのとおり，本件ＣＤの原盤（１１曲収録）を制作し，平成２１年１月２日ころ，これを被告に引き渡した。原告Ｘ１は，通常，プロデュース，アレンジ及び演奏を１曲当たり３０万円（甲２７の１，７，１１）で，トラックダウン，マスタリング等のエンジニアリングを１曲当たり５万円（甲２７の５４）で行っていることからすると，原告Ｘ１による本件ＣＤの原盤制作の報酬額は，１曲当たり３５万円が相当である。
したがって，原告Ｘ１は，被告に対し，本件制作契約②に基づき，３８５万円（３５万円×１１曲）の代金請求権を取得した。(ウ)ａなお，原告Ｘ１は，本件制作契約①又は②の締結に先立ち，原告Ｘ１の友人で，かつ，被告と高校同級生でもあるＺ（以下「Ｚ」という。）を通じて，被告に対し，販売目的のＣＤではなく，原告Ｘ１がギター１本で伴奏を付けて，被告が歌う楽曲を同時に録音するという簡易なレコーディングであれば，マスタリング込みで，ＣＤ２００枚のコピーの制作代金は６０万円が目安である旨連絡したことがあった。しかし，本件ＣＤは，ギターのほか，被告の要望に従い，ピアノ，ドラムなどのいろいろな楽器の伴奏が録音された上で，被告がその伴奏に合わせて「歌入れ」をした，販売目的の本格的なＣＤであり，原告Ｘ１が連絡した上記制作代金は，本件ＣＤには当てはまらない。ｂまた，原告Ｘ１は，被告の歌唱力では通常行われる１曲につき１時間程度のレコーディングは無理であったことから，原告Ｘ１が主宰する音楽教室に被告が入塾し，定期的なレッスン（譜面の書き方，ギター伴奏，歌唱指導）を受けることを提案し，被告がこれに同意したので，平成２０年４月１５日から，そのレッスンを開始し，その際に被告の「歌入れ」も行い，同年１２月２３日までの間に，被告から，「歌入れ」を含むレッスン料として合計３０万円の支払を受けた。しかるところ，本件制作契約①又は②の制作代金には，「歌入れ」の費用は含まれていないから，上記支払は，本件制作契約①又は②の制作代金の支払には当たらない。
ウ被告による原告Ｘ１の本件ＣＤの著作隣接権（譲渡権）侵害等（上記イの予備的主張）
(ア)仮に原告Ｘ１と被告間の本件制作契約①及び②の成立がいずれも認められないとしても，原告Ｘ１は，前記イ(ア)ｂのとおり，本件ＣＤの収録曲をマスタリングした音源を最初に原告Ｘ１所有のＣＤ－Ｒに固定（記録）し，本件ＣＤの原盤を制作したから，本件ＣＤについてレコード製作者としての著作隣接権を有する。
また，本件ＣＤの原盤は，上記のとおり，原告Ｘ１所有のＣＤ－Ｒに，原告Ｘ１の作業によって収録曲の音源が固定されたものであるから，本件ＣＤの原盤の所有者は，原告Ｘ１である。
(イ)ａ被告は，平成２１年２月ころから，インターネット上で，本件ＣＤの原盤からプレスされた複製物であって，ジャケット，バックインレイ，ブックレット（歌詞カード）及び帯と共にプラスチックケースに入れられてパッケージ化されたもの（以下「本件複製ＣＤ」という。）の販売，本件ＣＤの収録曲の有料配信等を行っている。被告の上記行為は，原告Ｘ１が本件ＣＤについて有する著作隣接権（譲渡権）の侵害に当たる。
ｂ被告は，本件ＣＤの原盤を占有している。
エ原告Ｘ２と被告間の本件ＣＤのジャケットデザインの作成契約(ア)原告Ｘ２と被告は，平成２０年１２月２日，原告Ｘ２が代金１０万円の約定で本件ＣＤのジャケットデザイン（ジャケット，バックインレイ，ブックレット，帯及びＣＤ本体の盤面のデザイン一式。以下同じ。）を作成する旨の契約（以下「本件ジャケットデザイン契約」という。）を締結した。
(イ)原告Ｘ２は，本件ＣＤのジャケットデザインを完成させ，平成２１年２月３日ころ，そのデザインデータを被告に引き渡した。
オまとめ
よって，原告Ｘ１は，被告に対し，主位的に，本件制作契約①又は②に基づき，本件ＣＤの原盤の制作代金として３８５万円及びこれに対する平成２１年１０月３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，予備的に，本件ＣＤの著作隣接権者（レコード製作者）として，著作権法１１２条１項に基づき，本件ＣＤの販売の差止めを求めるとともに，所有権に基づき，本件ＣＤの原盤の引渡しを求め，原告Ｘ２は，被告に対し，本件ジャケットデザイン契約に基づき，ジャケットデザインの作成代金として１０万円及びこれに対する同日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)請求原因に対する認否及び被告の主張
ア請求原因ア(ア)の事実は不知。同(イ)の事実は認める。イ(ア)同イ(ア)ａの事実は否認する。同ｂのうち，被告が原告Ｘ１から本件ＣＤの原盤の引渡しを受けたことは認めるが，その余は争う。(イ)同イ(イ)ａの事実は否認する。同ｂのうち，被告が原告Ｘ１から本件ＣＤの原盤の引渡しを受けたことは認めるが，その余は争う。(ウ)ａ同イ(ウ)ａの事実は否認する。


被告は，原告Ｘ１に対し，６０万円の予算内で，販売目的のＣＤの原盤の制作及び商品の作成・納品の発注をし，原告Ｘ１は，これを受注したものである。
ｂ同ｂのうち，被告が原告Ｘ１に合計３０万円を支払ったこと自体は認めるが，その余の事実は否認する。被告が支払った３０万円は，原告Ｘ１作成の領収証（乙１）記載のとおり，本件ＣＤの「レコーディング料」であって，レッスン料ではない。
ウ(ア)同ウ(ア)は争う。
本件ＣＤの原盤は，後記２(1)アのとおり，被告の費用負担によって制作されたものであるから，本件ＣＤについてレコード製作者としての著作隣接権を有するのは被告であり，また，本件ＣＤの原盤の所有権は被告に帰属する。
(イ)同ウ(イ)ａのうち，被告がインターネット上で本件ＣＤの収録曲の有料配信を行ったことは認めるが，その余は争う。
同ｂの事実は認める。
エ同エ(ア)の事実は否認し，同(イ)は争う。
本件ＣＤのジャケットデザインの作成，カメラマン・メイク・モデルの準備などはすべて被告が行ったものであり，原告Ｘ２は，被告の指示に従い，パソコンでの入力作業等の補助を行ったにすぎない。
２反訴請求
(1)反訴請求原因
ア原告Ｘ１と被告間の本件ＣＤの原盤の制作等の合意(ア)原告Ｘ１と被告は，平成２０年４月，代金６０万円以下の範囲内で，原告Ｘ１が，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲に基づいて，次の各業務を行い，それによって作成された原盤，演奏等に関する著作権，著作隣接権等一切の権利を被告に帰属させる旨の合意（以下「本件合意」という。）をした。
ａ本件ＣＤの原盤の制作（原告Ｘ１の演奏を含む。）ｂ本件ＣＤの複製物をケースに入れた商品１０００枚の作成及び納品(イ)被告は，次のとおり，本件合意に基づいて，本件ＣＤの原盤の制作費及び本件複製ＣＤの作成費の合計５７万２８００円をすべて支出した。
ａ本件ＣＤの原盤の制作代金（原告Ｘ１の演奏料を含む。）３０万円ｂレコーディングの演奏に参加した者の演奏料５万円ｃ本件ＣＤのジャケットに用いた写真の撮影料１万５千円ｄ本件ＣＤのジャケットに用いた写真のモデル出演料５０００円ｅ本件複製ＣＤのプレス代（１０００枚分）２０万２８００円(ウ)以上のとおり，被告が本件ＣＤの原盤の制作費及び本件複製ＣＤの作成費をすべて負担したものであり，原告Ｘ１は本件合意により被告から受注した業務として本件ＣＤの録音行為を行ったにすぎないから，本件ＣＤのレコード製作者は被告であり，また，本件複製ＣＤの所有権は被告に帰属する。
イ原告Ｘ１の本件複製ＣＤの占有
原告Ｘ１は，本件ＣＤの原盤からプレスされた本件複製ＣＤ１０００枚のうち，２８２枚を占有している。
ウ差止めの必要性
被告は，本件ＣＤについてレコード製作者としての著作隣接権（複製権，譲渡権）を有する。
しかるところ，原告Ｘ１は，本件ＣＤの原盤について自己が正当な権利者である旨主張しており，このまま放置すると，本件ＣＤの複製，本件複製ＣＤの譲渡等を行うおそれがある。
エまとめ
よって，被告は，原告Ｘ１に対し，本件ＣＤの著作隣接権者（レコード製作者）として，著作権法１１２条１項に基づき，本件ＣＤの複製及びその複製物の譲渡の差止めを求めるとともに，所有権に基づき，本件複製ＣＤ２８２枚の引渡しを求める。
(2)反訴請求原因に対する原告Ｘ１の認否
反訴請求原因アの事実は否認する。同イの事実は数量の点を除き認める。同ウは争う。
第４当裁判所の判断
１本訴請求
(1)前提事実
前記争いのない事実等と証拠（甲１ないし２５，乙１ないし９，１１，１４ないし２６（以上，枝番のあるものは枝番を含む。），証人Ｚ，原告Ｘ１，原告Ｘ２，被告）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められ，これに反する原告Ｘ１及び被告の供述部分等は後記のとおり採用することができない。
ア当事者
(ア)原告Ｘ１は，昭和６０年にロック・ミュージシャンとしての音楽活動を開始した後，ギタリスト，ベーシスト，作詞家，作曲家，音楽プロデューサーとして活動しており，音楽プロデューサーとしては「福山雅治」のデビュー・アルバムのプロデュースなどを手がけてきた。原告Ｘ１の妻である原告Ｘ２は，フリーのイラストレーター，グラフィックデザイナーであり，注文に応じてＣＤのジャケットデザインの作成，ウェブページ・コンテンツのデザインの作成などの業務を行っている。
(イ)被告は，アニメーション作品，ＣＧ，ゲームソフトなどの企画制作等を業とするＩＧの取締役であり，また，アニメーション作品の企画，制作等を業とするＴの設立者であるＵの子である。
被告は，小学生のころ，「タツノコ童謡絵本シリーズ」（レコードとセットになった絵本）のレコード収録曲を歌ったり，テレビアニメ「ラムヂーちゃん」の主題歌を歌うなどの音楽活動を行っていたが，中学生になってからは，音楽活動から離れていた。
イ本件ＣＤの原盤制作が開始された経緯
(ア)被告は，平成１９年からクラシックギターを習い始め，平成２０年の初頭から，高校同級生のＺとアマチュアバンドを組んで，バンドの練習を行うようになった。
被告は，そのバンドにおいて作詞作曲，ボーカル，ギターを担当していたが，自己の作詞作曲した楽曲やボーカルを収録したＣＤアルバムを作ってみたいと考えるようになり，Ｚに対し，その考えを述べたところ，Ｚは，知人の原告Ｘ１に被告のＣＤの制作を依頼してみることを考えた。


その後，Ｚは，原告Ｘ１に被告の話をしたところ，原告Ｘ１が，録音するだけの仕事もやる，制作費は，録音時間や曲数によって変わるが，ＣＤ２００枚位で６０万円位が相場である，とりあえず一度被告に会って話を聞いてみる旨述べたので，被告にその旨を伝えた。原告Ｘ１は，Ｚに上記のとおりＣＤの制作費について述べた際，原告Ｘ１が伴奏するアコースティックギターに合わせて，被告が歌う楽曲（１０曲程度）を同時に録音するという簡易なレコーディングを行い，そのレコーディングしたものを原告Ｘ１が自らＣＤ－Ｒに２００枚位コピーすることを考えていた。
(イ)原告Ｘ１は，平成２０年４月１日ころ，原告Ｘ１の自宅において，原告Ｘ２及びＺの同席の下で，被告と面会した。
原告Ｘ１は，その際，被告が持参した被告の歌唱を録音したＭＤを聞いたところ，被告の歌唱力では，当初想定していた同時録音の方法で短時間でレコーディングを行うことは無理であると判断し，被告に歌唱指導等を行いながら，「歌入れ」（あらかじめ録音された伴奏に合わせて，歌手の歌を録音）していく方法で，時間をかけてレコーディングを行うことを考えた。
一方で，被告は，同年３月ころから，週に１回程度，原告Ｘ１とは無関係の他のミュージックスクールで，ボイストレーニングとＣＤに収録する曲の歌唱レッスンを受けていた。
ウ本件ＣＤの原盤の制作
(ア)原告Ｘ１は，平成２０年４月１５日から，原告Ｘ１の自宅で，被告が作詞作曲し，歌唱する楽曲についてＣＤの原盤の制作作業を開始し，平成２１年１月２日ころ，トラックダウンした本件ＣＤの各収録曲（全１１曲）をマスタリングし，その音源をＣＤ－Ｒに記録して本件ＣＤの原盤の制作を完了した。
上記制作作業の概要は，次のとおりである。
ａ編曲・伴奏の録音
原告Ｘ１は，被告が作詞作曲した各楽曲に前奏（イントロ），間奏及び終奏（エンディング）を付けて編曲し，その編曲した各楽曲について原告Ｘ１が演奏するアコースティックギターや，ベースギター，エレクトリックギター，ドラム，ピアノ，パーカッション，ストリングス（バイオリン，ビオラ，チェロのシミュレーション）等の伴奏の録音（いわゆる「オケ録り」）をした。
パーカッションの録音は，被告の希望により参加した，パーカッショニストのＷ（以下「Ｗ」という。）の演奏によるものである。
ｂ歌入れ
被告は，平成２０年４月１５日から同年１２月２３日までの間，３３回にわたり，原告Ｘ１の自宅を訪れ，原告Ｘ１が録音した伴奏に歌入れをした。
ｃトラックダウン及びマスタリング
原告Ｘ１は，前記ａ及びｂのとおり録音（レコーディング）した複数の音をトラックダウン（ミキシング）して本件ＣＤの各収録曲を完成させ，これらをマスタリングし，その音源を原告Ｘ１所有のＣＤ－Ｒに記録して，本件ＣＤの原盤を完成させた。
(イ)ａ被告は，前記(ア)ｂの各歌入れの都度，原告Ｘ１に対し，５０００円又は１万円を支払い，その支払額の合計は３０万円となった。被告は，平成２１年１月１３日ころ，原告Ｘ２から，原告Ｘ１作成名義の上記３０万円の支払についての平成２０年１２月２３日付け領収証（乙１）を受領した。上記領収証には，「但レコーディング料」との記載がある。
ｂ被告は，平成２０年１１月３０日，Ｗに対し，前記(ア)ａのパーカッションの演奏料として５万円（乙２）を支払った。
エ本件ＣＤのジャケットデザイン及び本件複製ＣＤの作成(ア)ａ被告は，平成２０年１１月末ころ，原告Ｘ２に対し，他のＣＤのジャケット等の資料（甲１１の２，３）を示して，被告のＣＤのジャケットデザインについて，ドアの向こう側に自分と子供がいる暖かい家庭の雰囲気の写真を表紙にしたい，「絵的な文字」で自分の名前とタイトルを入れたい，お菓子のマカロンを歌詞の入ったページに入れたい，全体的にとにかくかわいいもの，ピンクのイメージにしたいなどと具体的なプランを述べて，ジャケットデザインの作成を依頼した。
原告Ｘ２は，そのころから，被告の希望する絵文字の制作に入り，また，被告は，写真撮影に必要な撮影場所，カメラマン，子供モデル，メイクアーティスト等の手配を行った。
ｂ平成２０年１２月１８日，ＩＧのスタジオで，ジャケットに使用する写真の写真撮影が行われた。その写真撮影には，原告Ｘ２も立ち会った。
被告は，同日，カメラマン，ヘアメイク及び子役モデルに対し，撮影料及びモデル代として，合計２万円（乙３，４）を支払った。ｃ原告Ｘ２は，使用写真の色調等の調整・トリミング，表紙のアルバムタイトルとロゴ（甲１１の４）の作成，バックインレイ及び裏表紙の作成，ブックレット（歌詞カード）のレイアウトの作成，帯の作成，ＣＤ本体の盤面印刷の版下の作成等の作業を行い，平成２１年１月初旬ころ，本件ＣＤのジャケットデザイン（甲１１の５）を完成した。(イ)ａ平成２１年１月１０日ころ，原告Ｘ２が選定した印刷業者である株式会社ポプルス（以下「ポプルス」という。）に本件ＣＤの原盤及びジャケットデザインのデータが出稿され，本件ＣＤ１０００枚のプレス（ジャケットデザインの印刷及びキャラメル包装を含む。）の発注がされた。
被告は，同月２０日，ポプルスに対し，本件ＣＤのプレス代として２０万２８００円（乙５）を支払った。
ｂ原告Ｘ２は，平成２１年２月４日，被告に対し，本件ＣＤのジャケットデザインのデータが記録されたＣＤを送付した。
原告Ｘ２と被告は，同月７日，ポプルスから，完成した本件複製ＣＤ１０００枚の引渡しを受けた。その際，被告は，ポプルスから，本件ＣＤの原盤の返還を受けた。
本件複製ＣＤ１０００枚は，当初被告がすべて持ち帰る予定であったが，量が多かったことから，被告の要望により，被告において７００枚を，原告Ｘ１において３００枚を保管することとなり，原告Ｘ２がその３００枚を持ち帰った。


ｃ本件複製ＣＤ（甲６）は，別紙ＣＤ目録記載の全１１曲が収録されたＣＤであり，プラスチックケース内に，盤面が２色印刷されたＣＤ本体と共に，１０頁（表紙を含めると１２頁）の全面カラー印刷されたブックレット，カラー印刷されたバックインレイ，映画監督押井守の推薦コメントがある帯が収められ，キャラメル包装が施されている。また，ＣＤ本体及び帯には「ＰＮＣＤ－０９０２Ｖ」との記載が，バックインレイには「ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＥＤＢＹ    Ｖ＆Ｓ」との記載がある。「Ｖ」は，原告Ｘ１の主宰するレーベルの名称であり，「Ｓ」は，被告の芸名である。
オ原告Ｘ１と被告間の交渉経過等
(ア)原告Ｘ１は，本件ＣＤの原盤の制作作業を開始した後の平成２０年４月ないし５月ころ，Ｚから当初話のあった際に想定していた簡易なレコーディングとは異なり，被告から出される各種楽器の演奏の録音等の要望をいれると，本格的なＣＤの制作作業となり，制作費が当初示した目安の６０万円では収まらなくなるものと考え，被告に制作費を負担する意思があるのか不安となり，Ｚに対し，このままでは制作費が上がるが問題がないかどうか被告に確認するよう依頼した。その後，原告Ｘ１は，Ｚから，被告は，金額の問題ではなく，１００万円でも２００万円でもいいものができればお金を支払う旨述べていたと言われたため，制作作業を継続し，前記ウ(ア)のとおり，平成２１年１月２日ころ，本件ＣＤの原盤を完成した。
他方で，原告Ｘ１は，本件ＣＤの原盤の制作作業を進める中で，被告が歌入れのため原告Ｘ１宅を訪れた際に，夜遅くまで被告と一緒に飲酒したり，被告が被告の二女を原告Ｘ１宅に連れてくるなど，次第に被告と家族ぐるみの付き合いとなったこともあって，被告の歌入れが終了した平成２０年１２月２３日ころまで，被告に対し，直接制作費の話を切り出すことをしなかった。
被告は，同月２４日，原告Ｘ１に対し，本件ＣＤの原盤権を半分ずつ持つ，ビジネスパートナーとして成功させたいと真面目に考えている旨のメール（甲７・８頁）を送信した。
これに対し原告Ｘ１は，本件ＣＤの原盤の制作費はその制作作業の内容から３００万円を超えるものと考えていたが，被告が負担する制作費を削減するには，本件ＣＤについて被告と共同で原盤権を持つしかないものと考えるようになった。
(イ)その後，原告Ｘ１は，被告と書面を取り交わす必要があるものと考え，２００９年（平成２１年）１月１６日付け契約書案（乙７。以下，単に「契約書案」という。）を作成し，同月１７日，これを被告に交付した。
契約書案には，次のような条項がある（各条項における「甲」は「被告」，「乙」は「原告Ｘ１」をいう。）。
「第一条原盤とは，別紙目録に記載された楽曲の収録物についてをいう。以下，単に当該原盤という。
第二条当該原盤の楽曲における，作詞，作曲の著作権は甲のものとする。（以下略）
第三条当該原盤の楽曲における，編曲および演奏の著作権（知的所有権）は乙のものとする。（以下略）
第四条第一項：当該原盤の権利は甲が５０％，乙が５０％所有するものとする。
第二項：第一項記載の権利を有するために甲乙は原盤制作費を所有権の割合と同比率これを負担するものとする。（製作費は別紙目録に記載）
第五条当該原盤を用いて，ＣＤ等を製造する場合は，必ず，甲乙互いの了承を得るものとする。（以下略）
第六条当該原盤の経費が清算されて以降，売上金は甲に５０％，乙に５０％分配するものとする。
（第七条以下略）」
また，契約書案４条２項記載の制作費の「別紙目録」に相当する「制作費目録」（乙７）には，次のような記載がある。
「                          制作費目録
Ｘ１（乙）の負担分
編曲料：￥３０．０００（１曲につき）
エレクトリックギター演奏料：￥５．０００（１曲につき）アコースティックギター演奏料：￥５．０００（１曲につき）
キーボード演奏料：￥５．０００（１曲につき）
ベースギター演奏料：￥５．０００（１曲につき）
コンピュータープログラミング：￥１０．０００（１曲につき）オペレーター料及び録音機材使用料：￥５０．０００／１３：００～
Ｌｏｃｋｅｄｏｕｔ
トラックダウン料：￥２０．０００（１曲につき）
マスタリング料：￥５０．０００
ジャケットデザイン料：￥１００．０００
その他制作費（Ｙ（甲）負担分）
パーカッション演奏料￥５０．０００
カメラマン，ヘアメイク，モデル料￥２０．０００
ＣＤ製造料￥２０２．８００
２００９年１月１６日現在」
(ウ)原告Ｘ１と被告は，平成２１年２月２０日，契約書案について話合いをした。その際，被告は，契約書案の制作費目録の「Ｘ１（乙）の負担分」記載の各費用については原告Ｘ１からこれまで具体的な説明を受けたことがなかったこと，被告がレコーディング料として支払った合計３０万円について制作費目録に記載がないこと，原告Ｘ１は自ら金銭を支出していないにもかかわらず，契約書案６条で売上金の分配を半々にすると記載されていることなどに納得できないとして，契約書案に署名押印することを拒否したため，原告Ｘ１は立腹し，両者の関係は険悪な状態となった。
(エ)被告は，平成２１年２月２７日，東京都内のライブハウスで，本件ＣＤの発売を記念するライブを行い，原告Ｘ１も共演した。上記ライブハウスは，原告Ｘ１がその費用負担によりブッキングした。なお，被告は，上記ライブに先立つ同年１月６日，１３日及び２７日，原告Ｘ１から，原告Ｘ１と上記ライブで共演するためのレッスンを受け，そのレッスン料として合計３万円（乙６，１１）を原告Ｘ１に支払った。


(オ)原告Ｘ１は，前記(ウ)のように被告との話合いが物別れに終わった後，Ｚに被告との交渉を要請したが，Ｚから，被告が本件ＣＤの制作費は６０万円以内である旨主張して譲らず，本件ＣＤの原盤の制作費や本件ＣＤのジャケットデザインの作成費用を支払う意思がない旨聞き及び，被告の言い分を前提とした譲歩案として，２００９年（平成２１年）３月９日付けの「ＣＤ製作費内訳」と題する書面（乙８）を作成し，そのころ，Ｚを通じて，被告に送付した。
上記書面には，次にような記載がある。
「ＣＤ製作費内訳
レコーディング料＋プレス代＝￥６００．０００（２００枚）
既に支払われている額￥５０２．８００
こちらがＣＤを代行出荷し支払った金額￥２０．０００６００．０００－５０２．８００＋２０．０００＝￥１１７．２００
ジャケットデザイン及び製作費￥１００．０００
合計金額￥２１７．２００
返却ＣＤ枚数はこちらが出荷した８枚を加え５０８枚になります。代理人Ｚに返却もしくは配送願います。
ＣＤ枚数が５０８枚に満たない場合は別途金額（１～２００枚まで￥６００．０００）が加算されますので御注意下さい。
以上代理人Ｚより既に通達の通り上記２点を２００９年３月末日までに完了するようお願い申し上げます。
尚，約束が履行されなかった場合は上記に加え，延滞利息及びレーベルが立て替え払い済みのライブブッキング料と演奏料を上乗せし第三者機関に判断を委ねる事になりますのでくれぐれも御注意下さい。」(カ)被告の代理人弁護士は，平成２１年３月２４日付け内容証明郵便（甲５）で，原告Ｘ１に対し，被告が本件ＣＤの原盤の制作費及びＣＤ製造費をすべて負担し，それらに係る権利をすべて保有しているので，原告Ｘ１が保有する本件ＣＤの原盤に関する素材一切及び本件複製ＣＤを直ちに引き渡すことを求める旨の通告をした。
(キ)原告らは，平成２１年９月２６日，本件本訴を提起し，被告は，同年１２月１５日，本件反訴を提起した。
(2)原告Ｘ１の本件ＣＤの原盤の制作代金請求（主位的請求）について
ア本件制作契約①の成否
原告Ｘ１は，原告Ｘ１と被告は，平成２０年４月１日ころ，原告Ｘ１が，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲について，①販売目的のないＣＤの原盤の制作の場合，簡易なレコーディングによる制作で，マスタリング込み，ＣＤ２００枚のコピーという条件で，制作代金は６０万円，②販売目的のＣＤの原盤の制作の場合，プロデュース，アレンジ，演奏料が１曲当たり３０万円（「歌入れ」に係るレコーディング代は別途），トラックダウン，マスタリング等のエンジニア料が１曲当たり５万円の約定で，ＣＤの原盤を制作する旨の契約（本件制作契約①）を締結した旨主張（請求原因イ(ア)ａ）する。
これに対し被告は，本件制作契約①の締結の事実を否認し，被告は，被告が，原告Ｘ１に対し，６０万円の予算内で，販売目的のＣＤの原盤の制作及び商品の作成・納品の発注をし，原告Ｘ１が，これを受注した旨主張して争っている。
(ア)そこで検討するに，原告Ｘ１主張の本件制作契約①については，これが締結されたことをうかがわせる契約書その他の書面は作成されていない。
もっとも，原告Ｘ１の供述（甲１３の陳述書を含む。）中には，①原告Ｘ１は，Ｚから，自分の友達に，ギター１本でいいから，人に聞かせて分かる程度のところまででいいから，簡単な録音ができないかという話があり，できることはやりますよと答えた後，具体的な金額を聞かれたので，販売目的でないことを条件に，原告Ｘ１がギターの伴奏をつけて歌を同時に録る簡易レコーディングしたものをＣＤ－Ｒに２００枚コピーして６０万円が目安であると回答した，②原告Ｘ１は，平成２０年４月，原告Ｘ１の自宅で被告と最初に会った際に，被告から，被告がギターを弾ければ，被告がギターを弾いて歌う歌を，原告Ｘ１がアコースティックギター１本の伴奏をつけて，大体１０曲程度録音し，ＣＤ－Ｒに大体２００枚位焼いて６０万円位で引き受けるという話の確認をとった，③原告Ｘ１は，同年４月１５日の最初のレッスンの際，被告から，アコースティックギター１本の伴奏による簡易レコーディングではなく，ちゃんとした「オケ」を作ってくれとの依頼を受けたときに，被告に対し，「金額が上がりますよ，大丈夫ですか」，「制作費は，販売目的でない場合であっても，１００万を超えますよ」などと言って被告に確認をとり，また，Ｚに対し，制作費が１００万円を超えるが大丈夫なのかと言って，Ｚからも被告に確認をとってもらったところ，Ｚから，大丈夫だと言われたので，引き受けることとした，④原告Ｘ１は，上記③のとおり，アコースティックギター１本の伴奏による簡易レコーディングから条件が変わったときに，制作費は，１００万は超えるが，１０曲で２００万にはいかないだろうと予想し，被告にもそれを伝えた，⑤被告は，まず最初，ドラムがあって，キーボードやギターがたくさん鳴っている，いわゆる一般に世の中で売られているような音にしたいと言うので，それに対しては一応制作費がこれだけ大きくなるけど大丈夫かと言ったら，いくらかかっても構わないということだったので，そのように制作することとし，その後は，様々な外国のアーティストの資料を持ってきて，このような音に作ってくれというように次第に要求がエスカレートしていった，⑥原告Ｘ１は，上記⑤のような経過の中で，被告に対し，何度か，原告Ｘ１が正式に受けると１曲３０万円であると伝えた旨の供述部分がある。


しかるところ，原告Ｘ１の上記供述部分は，原告Ｘ１が，平成２０年４月に，被告と最初に会った際に，被告に対し，原告Ｘ１がアコースティックギター１本の伴奏をつけて被告が歌う歌を大体１０曲程度録音する簡易レコーディングによる制作で，ＣＤ－Ｒに大体２００枚位焼いて６０万円位で引き受けるとの確認をとり，その後，同月１５日に，簡易レコーディングによる制作からきちんした「オケ」作りをする制作に条件が変わったときに，被告に対し，制作費の金額が上がることを確認し，制作費は１００万は超えるが，１０曲で２００万にはいかないだろうと予想し，被告にもそれを伝え，その後，被告に対し，何度か，原告Ｘ１が正式に受けると１曲３０万円であると伝えたというものであって，平成２０年４月の時点において，原告Ｘ１が被告に対し，販売目的のＣＤの原盤を制作する場合の制作費が，プロデュース，アレンジ，演奏料が１曲当たり３０万円，トラックダウン，マスタリング等のエンジニア料が１曲当たり５万円となるとの条件を提示したというものではなく，ましてや，被告がその条件を承諾したというものでもないから，原告Ｘ１の上記供述部分を前提としても，原告Ｘ１主張の本件制作契約①の締結の事実は認められない。
また，原告Ｘ１の上記供述部分における原告Ｘ１が，アコースティックギター１本の伴奏による簡易レコーディングから条件が変わったときに，「金額が上がりますよ，大丈夫ですか」，「制作費は，販売目的でない場合であっても，１００万を超えますよ」などと言って被告に確認をとり，また，制作費は１００万は超えるが，１０曲で２００万にはいかないだろうと予想し，被告にもそれを伝え，さらに，その後，被告が制作費がいくらかかっても構わないと原告Ｘ１に述べたとの部分（上記③ないし⑤）は，これに反する被告の供述部分があること，前記(1)オ認定の原告Ｘ１と被告間の交渉経過における被告の言動と合致しないことに照らし，採用することができない（なお，証人Ｚは，証人尋問において，Ｚが，原告Ｘ１から依頼を受けて，被告に対し，ＣＤの制作費用の点について確認した際に，被告は，金額の問題ではなく，１００万円でも２００万円でもいいものができればお金を支払う旨述べたので，それを原告Ｘ１に伝えた旨供述しているが，これに対し被告は，Ｚにそのようなことを述べたことはない旨供述し，両者の供述に食い違いがあるが，いずれにしても，被告が直接原告Ｘ１に対し制作費がいくらかかっても構わないと述べたものと認めることは困難である。）。他に原告Ｘ１主張の本件制作契約①の締結の事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ)他方で，被告は，原告Ｘ１が，被告から，６０万円の予算内で，販売目的のＣＤの原盤の制作及び商品の作成・納品することを受注した旨主張する。


この点について被告は，①被告は，Ｚから，被告のオリジナルＣＤアルバムの制作について，原告Ｘ１が，総額６０万円以内の予算で，演奏や音源作りを行い，ＣＤ２００枚をプレスすることができると言っていると聞き，原告Ｘ１と会ってみることにした，②被告は，原告Ｘ１がプロでビジネスで音楽をやっている方だと紹介されたので，被告がＣＤの制作を一括して依頼しているということは，原告Ｘ１において，被告が歌う楽曲を録音する，そこに原告Ｘ１が演奏したものを録音し，録音した素材を編集したり，調整をしてＣＤの原盤を制作する，その原盤を基にプレスし，でき上がったＣＤを被告に納品するという一連の作業を行うのが音楽業界の常識だと考えていたので，原告Ｘ１と初めて面談した際に，原告Ｘ１に対し，委託の条件や委託業務の内容について，細かい話をしたり，確認をすることはしていない，③被告が原告Ｘ１と初めて面談した以降，原告Ｘ１から，ＣＤ制作の一括受注の制作費が６０万円以上かかるという話は一切出ていないし，また，被告が原告Ｘ１に発注したのは，友人のＺの紹介であれば悪い人ではないと思ったことと，６０万円という金額が被告にとって安く，制作費を出して自主制作するには出せる範囲だなと思ったことが一番の決め手である，④他の業者に依頼した場合の制作費は，インディーズ系とか，ピンからキリまであるが，１００万円位と聞いていた旨供述（乙９の陳述書を含む。）している。しかるところ，被告の上記供述を前提としても，被告は，原告Ｘ１と面談する前に，Ｚから，被告のオリジナルＣＤアルバムの制作について，原告Ｘ１が，総額６０万円以内の予算で，演奏や音源作りを行い，ＣＤ２００枚をプレスすることができると言っていると聞いて，原告Ｘ１と会ってみることにしたというにすぎず，その際に，Ｚに対し，その予算の範囲内で制作されるＣＤの原盤の音源の具体的な内容やプレスされるＣＤの具体的な内容について確認をしたというものではないし，被告が原告Ｘ１と面談した際に，原告Ｘ１に対し，これらの具体的な内容について確認して，ＣＤの制作を依頼したというものでもない。また，制作されるＣＤに収録される曲数，録音する伴奏の演奏の内容，録音の回数等によって原盤の制作時間や制作作業の内容等が異なり，それに伴って原盤の制作に要する費用に違いが生じることや，プレスされるＣＤについても，ジャケットデザインの内容やＣＤの包装の方法・内容等によってプレスに要する費用に違いが生じることは，当然想定されることであり，制作されるＣＤの原盤の音源の具体的な内容やプレスされるＣＤの具体的な内容がいかなるものとなっても，原告Ｘ１が，総額６０万円以内の制作代金でＣＤの原盤の制作及びＣＤ２００枚のプレスを受注する意思を有していたものとは到底考えられない。このことは，前記(1)イ及びオ認定の本件ＣＤの原盤制作が開始された経緯及び原告Ｘ１と被告間の交渉経過等に照らしても，明らかである。そして，被告が，Ｚから，総額６０万円以内の予算で，演奏や音源作りを行い，ＣＤ２００枚をプレスすることができると言っていると聞いた当時，Ｚ及び原告Ｘ１のいずれに対しても，被告が制作しようと考えているＣＤの音源の具体的な内容やＣＤのジャケットデザイン等の具体的な内容について伝えていなかったのであるから，被告がＺから聞いた原告Ｘ１が述べたとする内容は，原告Ｘ１が制作代金の一応の目安を示したものと理解するのが自然であり，また，被告が当時からアニメーション作品，ＣＧ，ゲームソフトなどの企画制作等を業とするＩＧの取締役の地位にあったこと（前記(1)ア(イ)）に鑑みると，被告においてそのように理解することに困難があったものとは認め難い。したがって，被告の上記供述を前提としても，原告Ｘ１が，被告から，６０万円の予算内で，販売目的のＣＤの原盤の制作及び商品の作成・納品することを受注したとの被告の上記主張を認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)以上のとおり，原告Ｘ１主張の本件制作契約①の締結の事実（請求原因イ(ア)ａ）は，認められない。
イ本件制作契約②の成否
次に，原告Ｘ１は，原告Ｘ１と被告は，平成２０年４月１日ころ，原告Ｘ１が，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲についてアレンジ，演奏，レコーディング，トラックダウン，マスタリングをして，ＣＤの原盤を制作し，被告が原告Ｘ１に対し相当な額の報酬を支払う旨の契約（本件制作契約②）を締結した旨主張（請求原因イ(イ)ａ）する。
(ア)そこで検討するに，前記(1)の認定事実を総合すれば，被告は，平成２０年４月１日ころ，原告Ｘ１に対し，被告が作詞作曲し，歌唱する楽曲についてＣＤの原盤を有償で制作することを依頼し，これを受けた原告Ｘ１は，その制作を開始し，本件ＣＤの原盤を制作したことが認められるが，その制作の対価である報酬の具体的金額については，原告Ｘ１と被告間で明確な合意がされたものということはできず，そのような明確な合意がないまま，原告Ｘ１が被告の要望に従って本件ＣＤの原盤の制作作業を進め，これを完成させたものといえる。
このような場合，有償の双務契約であるＣＤの原盤の制作契約を締結する当事者の合理的意思としては，その報酬額は，制作されたＣＤの原盤の内容，制作作業の内容，制作時間等を考慮して客観的に相当と認められる額とする考えであったと認めるのが相当である。したがって，原告Ｘ１と被告間において本件制作契約②が成立したものと認められる。


(イ)この点について被告の供述（乙９の陳述書を含む。）中には，ＣＤの原盤の制作及び商品の作成・納品の費用が６０万円以上かかるのであれば，原告Ｘ１に発注をすることはなく，他の業者に頼んでいた旨の供述部分があるが，被告の供述を全体としてみても，本件ＣＤの原盤の制作が開始され，その完成に至るまでの間に，被告が，原告Ｘ１に対し，直接その旨を述べたり，制作費用の上限が総額で６０万円であり，それを超える費用が必要となるのであれば制作をとりやめる旨を原告Ｘ１に明言したことをうかがうことはできない。また，前記ア(イ)のとおり，原告Ｘ１が，総額６０万円以内の予算で，演奏や音源作りを行い，ＣＤ２００枚をプレスすることができると述べたとの点は，原告Ｘ１が制作代金の一応の目安を示したものと理解するのが自然であり，被告においてそのように理解することに困難があったものとは認め難い。したがって，被告の上記供述部分は，原告Ｘ１と被告間において本件制作契約②が成立したとの前記認定を左右するものではなく，他にこれを左右する証拠はない。
ウ相当な報酬額
そこで，本件制作契約②に基づく相当な報酬額について判断する。(ア)ａ前記(1)の認定事実によれば，①原告Ｘ１は，平成２０年４月１５日から，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲について，ＣＤの原盤の制作を開始し，平成２１年１月２日ころ，本件ＣＤの原盤（１１曲収録）を完成させ，その後これを被告に引き渡したこと，②原告Ｘ１が行った制作作業は，被告が作詞作曲した楽曲の編曲，伴奏の演奏，各種楽器の演奏（Ｗによるパーカッションの演奏を含む。）の録音（「オケ録り」），被告が歌唱する歌の録音（「歌入れ」），トラックダウン，マスタリング，マスリングした音源のＣＤ－Ｒへの記録等であり，制作開始から完成まで９か月を要し，歌入れの回数は３３回に及んでいること，③原告Ｘ１が作成し，被告に示した契約書案（乙７）の「制作費目録」には，編曲料が１曲につき３万円，エレクトリックギター演奏料，アコースティックギター演奏料，キーボード演奏料，ベースギター演奏料が１曲につき各５０００円，コンピュータープログラミング料が１曲につき１万円，オペレーター料及び録音機材使用料が「￥５０．０００／１３：００～Ｌｏｃｋｅｄｏｕｔ」，トラックダウン料が１曲につき２万円，マスタリング料が５万円であるとの記載があること，④被告は，原告Ｘ１に対し，本件ＣＤのレコーディング料として合計３０万円を支払い，このほか，Ｗに対し，パーカッションの演奏料として５万円を支払ったことが認められる。また，原告Ｘ１の供述中には，原告Ｘ１が正式に発注を受けるときの販売目的のＣＤの楽曲のプロデュース料は通常１曲当たり３０万円で，マスタリング等のエンジニア料は通常５万円で報酬を請求している旨の供述部分があり，甲２７の１，７，１１によれば，原告Ｘ１が「プロデュース・演奏・編曲料」等の名目で１曲当たり約３０万円を請求している例があること（ただし，具体的なプロデュース作業の内容，演奏内容等は定かでない。）がうかがわれる。
以上の諸点に加え，本件ＣＤの収録曲１１曲の各楽曲ごとの作業内容（甲１５，２５），本件ＣＤの原盤の制作経緯及び原告Ｘ１と被告間の交渉経過等本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すると，原告Ｘ１が契約書案（乙７）の「制作費目録」で示した編曲料，各演奏料，コンピュータープログラミング料，トラックダウン料，マスタリング料はいずれも客観的にみて相当な金額であり，他方で，レコーディング料（「オケ録り」及び「歌入れ」を含む。）は，被告が既に支払った３０万円が相当であり，「制作費目録」記載のオペレーター料及び録音機材使用料は，このレコーディング料に含まれるべきものと認められるから，本件ＣＤの原盤の制作の対価として被告が原告Ｘ１に支払うべき相当な報酬額は，１２３万円と認めるのが相当である。（計算式・８万円（１曲当たりの編曲料，各演奏料，コンピュータープログラミング料，トラックダウン料の合計額）×１１曲＋マスタリング料５万円＋レコーディング料３０万円）
ｂなお，被告提出の乙１０（「コロムビアミュージックカスタム」のウェブページ）の３枚目には，個人向けＣＤ制作について，「製造費はマキシシングル５００枚で約５０万円です」との記載があるが，一方で，「レコーディングは演奏者の人数や制作時間によって変わってきますので詳細はご相談ください。」との記載もあること，また，「マキシシングル」の収録曲数は最大４曲程度であり，本件ＣＤの収録曲数（１１曲）より少ないこと，「コロムビアミュージックカスタム」で制作されるＣＤは，既存のコロムビアの楽曲を歌唱するユーザーの歌を録音するというもので，新たに楽曲を編曲し，各種楽器の演奏を録音するなどして制作された本件ＣＤとは異なることに照らすならば，乙１０記載の上記製造費をもって，被告が原告Ｘ１に支払うべき相当な報酬額の基準とすることはできない。
(イ)そして，前記(ア)ａ認定の相当な報酬額のうち，被告は３０万円を支払っているから，その残額は９３万円となる。
エ小括
以上によれば，原告Ｘ１の請求は，被告に対し，本件制作契約②に基づく制作代金９３万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成２１年１０月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。(3)原告Ｘ２のジャケットデザインの作成代金請求について
ア本件ジャケットデザイン契約の成否
原告Ｘ２は，原告Ｘ２と被告は，平成２０年１２月２日，原告Ｘ２が代金１０万円の約定で本件ＣＤのジャケットデザインを作成する旨の契約（本件ジャケットデザイン契約）を締結した旨（請求原因エ(ア)）主張する。


(ア)そこで検討するに，本件においては，本件ジャケットデザイン契約に係る契約書その他の書面は作成されていないところ，原告Ｘ２は，その本人尋問及び陳述書（甲１２）において，原告Ｘ２が被告から本件ＣＤのジャケットデザインの作成の依頼を受け，原告Ｘ２が作成代金は１０万円であると提示し，被告がこれを承諾したので，本件ＣＤのジャケットデザインの作成を行い，これを完成させ，そのジャケットデザインのデータを被告に送付した経緯を詳細かつ具体的に供述しており，原告Ｘ２の上記供述内容は，前記(1)エ認定の本件ＣＤのジャケットデザイン及び本件複製ＣＤの作成経緯に係る客観的事実と符合し，信用できるというべきである。
そして，原告Ｘ２の上記供述によれば，原告Ｘ２と被告間において本件ジャケットデザイン契約が成立したものと認められる。(イ)これに対し被告の供述中には，本件ＣＤのジャケットデザインに関し，原告Ｘ２から１０万円を負担して欲しいとの話はあったが，被告はそれに同意していないとの供述部分があるが，その一方で，原告Ｘ１がプロモーションをしっかりとやり，ＣＤがきちんと売れるのであれば，デザイン料１０万円を払ってもいいと思った旨の供述部分もあり，被告が，原告Ｘ２に対し，上記デザイン料の支払意思がないことを明確に伝えたものとはうかがわないことなどに照らし，被告の上記供述部分中の被告がデザイン料１０万円の負担に同意していないとの部分は措信することができない。
また，被告は，本件ＣＤのジャケットデザインの作成はすべて被告が行ったものであり，原告Ｘ２は，被告の指示に従い，パソコンでの入力作業等の補助を行ったにすぎない旨主張するが，本件においては，被告が行ったジャケットデザインの作成作業についての具体的な立証はなく，被告の上記主張は採用することができない。
他に原告Ｘ２主張の本件ジャケットデザイン契約の成立の事実を覆すに足りる証拠はない。
イ小括
原告Ｘ２が，平成２１年２月４日，被告に対し，本件ＣＤのジャケットデザインのデータが記録されたＣＤを送付したことは，前記(1)エ(イ)ｂのとおりである。
そうすると，原告Ｘ２は，被告に対し，本件ジャケットデザイン契約に基づくジャケットデザインの作成代金１０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成２１年１０月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるというべきである。
したがって，原告Ｘ２の請求は理由がある。
２反訴請求
(1)レコード製作者（著作隣接権者）としての差止請求についてア被告は，原告Ｘ１と被告は，平成２０年４月，代金６０万円以下の範囲内で，原告Ｘ１が，被告が作詞作曲し，歌唱した楽曲に基づいて，本件ＣＤの原盤の制作（原告Ｘ１の演奏を含む。），本件ＣＤの複製物をケースに入れた商品１０００枚の作成及び納品の各業務を行い，それによって作成された原盤，演奏等に関する著作権，著作隣接権等一切の権利を被告に帰属させる旨の合意（本件合意）をした旨主張（反訴請求原因ア(ア)）する。
しかし，前記１(2)ア(イ)で述べたところと同様の理由により，被告の上記主張は，認めることはできない。
イ(ア)次に，被告は，本件ＣＤの原盤の制作費をすべて負担したから，本件ＣＤについてレコード製作者としての著作隣接権を有する旨主張する。
しかしながら，前記１(2)イ認定のとおり，被告は，本件制作契約②に基づく本件ＣＤの原盤の制作代金１２３万円のうち，３０万円を支払ったにすぎないものであるから，被告において，本件ＣＤの原盤の制作費のすべてを現実に負担したということはできない。
したがって，被告の上記主張は，その前提を欠くというべきである。(イ)また，原告Ｘ１が本件ＣＤについてレコード製作者としての著作隣接権を主張するのは，主位的請求である本件制作契約①又は②に基づく制作代金請求のいずれもが認められない場合の予備的請求におけるものであること，本件ＣＤの原盤は，被告に引き渡されていることに照らすならば，原告Ｘ１において本件ＣＤの複製又はその複製物（本件複製ＣＤ）の譲渡のおそれがあるものと認めることはできない。ウ以上によれば，被告の原告Ｘ１に対するレコード製作者（著作隣接権者）としての差止請求は，理由がない。
(2)本件複製ＣＤの引渡請求について
ア前記１(1)エの認定事実によれば，①被告は，平成２１年１月２０日，ポプルスに発注された本件ＣＤ１０００枚のプレス（ジャケットデザインの印刷及びキャラメル包装を含む。）代金２０万２８００円全額をポプルスに支払ったこと，②同年２月７日に被告と原告Ｘ２がポプルスからプレスされた本件複製ＣＤ１０００枚の引渡しを受けた際，当初被告がすべて持ち帰る予定であったが，量が多かったことから，被告の要望により，被告が７００枚を，原告Ｘ１が３００枚を保管することとなり，原告Ｘ２が上記３００枚を持ち帰ったことが認められる。
上記①及び②の認定事実によれば，被告が本件ＣＤ１０００枚のプレス代全額をポプルスに支払ったのであるから，本件複製ＣＤ１０００枚の所有権は，被告に帰属するもの（反訴請求原因ア(ウ)）と認めれられる。そして，上記②の認定事実及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１は，本件複製ＣＤ２８２枚を占有していること（反訴請求原因イ）が認められる。イ以上によれば，被告の原告Ｘ１に対する本件複製ＣＤの所有権に基づく引渡請求は，理由がある。
３結論
以上によれば，原告Ｘ１の請求は，９３万円及びこれに対する平成２１年１０月３日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の請求（主位的請求部分）は理由がないから棄却することとし，原告Ｘ２の請求は，理由があるからこれを認容することとし，被告の反訴請求は，本件複製ＣＤ２８２枚の引渡しを求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の反訴請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        大鷹一   郎
裁判官        上田真   史
裁判官        石神有   吾
（別紙）                ＣＤ目録


平成２３年１１月２１日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１２９号審決取消請求事件（意匠）
口頭弁論終結日平成２３年９月１２日
判                決
原            告            株式会   社新陽   社訴訟代理人弁護士            小    林      幸    夫同                          坂    田      洋    一訴訟代理人弁理士            藤    沢      則    昭同                          藤    沢      昭太郎被            告            株式会社オプトデザイン訴訟代理人弁理士            小    田      富士雄同                          能    美      知    康
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８８０００９号事件について平成２３年３月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，意匠登録第１３７８１８８号（意匠に係る物品「照明器具用反射板」，登録日平成２１年１２月１８日）につき，原告が無効審判請求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
２争点は，上記意匠が，その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか（意匠法３条１項１号），である。
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア被告は，平成２１年２月９日の出願に係る上記意匠（意願２００９－２６１６号）について，平成２１年１２月１８日に設定登録（以下「本件登録意匠」という。）を取得していたところ，原告は，平成２２年８月５日，本件登録意匠につき無効審判請求をした。その理由は，上記出願前に，本件登録意匠と同一又は類似の意匠である「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」と称する光源装置がＪＲ舞浜駅等のコンコース等の電気掲示器（以下「本件電気掲示器」という。）として取り付けられていたから，本件登録意匠は，意匠法３条１項１号又は３号にいう公然知られた意匠又はそれに類似する意匠であって無効である，というものであった。イ特許庁は，上記請求を無効２０１０－８８０００９号事件として審理した上，平成２３年３月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決をし，その謄本は同年３月２８日原告に送達された。
(2)本件登録意匠及び甲号意匠の内容
本件登録意匠，及び上記光源装置で光源装置を除く意匠（甲２，以下「甲号意匠」という。）の各内容は，別紙記載のとおりである。
(3)審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，本件登録意匠と甲号意匠（「本件リフレクターフラッター」）とは同一であるが，甲号意匠が本件登録意匠の出願前に「公然知られた」ものとはいえない，というものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら，本件登録意匠が「公然知られた意匠」ではなかったとする審決の判断は誤りであるから，審決は違法として取り消されるべきである。ア原告の不特定の従業員等が出願前に本件登録意匠の形態を認識していた(ｱ)被告は原告に対し，平成２０年９月３０日，甲号意匠を含む本件リフレクターフラッターを，既に研究開発の段階を終了した量産品として３２０個も販売している。したがって，本件登録意匠と同一の甲号意匠が出願前に公然知られたものであることは明らかである。(ｲ)この点に関し被告は，原告と被告間の平成１９年１２月１３日付け秘密保持契約書（甲４。以下「本件秘密保持契約書」という。）の存在を理由に公知性を争うが，同契約書の第１条（本契約の目的）には，「共同開発事業の是非を検討する目的において」との限定があるところ，被告が平成２０年９月３０日に３２０個納品した時点では，既に製品は完成し量産化されている段階であって，被告自らが自発的に行った通常の商取引である。
したがって，上記第１条の「共同開発事業の是非」の「検討」は終了しており，当該契約の適用範囲ではないから，被告の主張は失当である。(ｳ)審決は，この点に関し，「甲号意匠の開発に当たって，両者が密接な関係にあることは明白であり・・・不特定の者に対して知られたものとすることができない」（審決書２０頁下６行～２１頁３行）と説示している。
しかし，開発途上の段階で，原告従業員の中でも特に研究開発に携わった従業員に限定して，「技術的情報およびノウハウ」（本件秘密保持契約書第３条３項参照）を提供したような場合はそのとおりであるが，既に開発が完了して３２０個も量産し，その後出願前に合計５８９０個も通常の商取引によって販売された段階においては，全く当てはまらないというべきである。
現に，被告はこの際に何らの限定もなく原告に対し多数の甲号意匠を含む本件リフレクターフラッターを販売しており，原告も，同製品を組み込んだ本件電気掲示器を多数，東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」という。）に販売し，日本電設工業株式会社（以下「日本電設工業」という。）に取付け工事のために渡している。
また，原告内における本件リフレクターフラッターを組み込んだ本件電気掲示器の製造は，本件リフレクターフラッターの開発を担当したサイン部設計課の従業員ではなく，この開発に関わっていないサイン部製造課の従業員が行っているし，完成した本件電気掲示器をＪＲ東日本に販売し，同社の従業員が日本電設工業の従業員に取付けを指示している。
以上のように，原告内においても，本件リフレクターフラッターの開発を担当するサイン部設計課の従業員ばかりでなく，この開発に関わっていない購買や販売等を担当する生産管理部や営業部の従業員が関わり，販売先も第三者であるＪＲ東日本であり，取付け業者としても第三者である日本電設工業が関与しているから，実態としてこの時，明らかに甲号意匠の開発は完了して秘密状態を脱し，量産化・商品化されており，被告から原告に対しても，通常の商取引の一環として販売されたものである。


さらに，審決自身も「さらなる製品改良の結果，平成２０年９月中旬頃に完成したものであり」（審決書２０頁下７行）と認定しているように，同年９月３０日時点では本製品の開発は既に完了しており，秘密状態にあったとする審決の認定は自己矛盾を来している。イ本件登録意匠の出願前に，被告は原告に対し，本件登録意匠を含む数千個に及ぶ極めて多数の本件リフレクターフラッターを販売した(ｱ)原告は，被告から本件リフレクターフラッターを，平成２０年１０月２４日にも３０個，同年１２月５日に２００個，同年１２月１６日に３００個，同年１２月１８日に４００個，平成２１年１月２０日に３４０個，同年１月３０日に２０００個納品を受けており，その他にも同年１月２３日に２３００個発注し，同年２月１２日に納品されている（甲２７，甲２８の１～９）。
すなわち，本件意匠権の出願日である平成２１年２月９日以前に，既に被告自身が原告に対し３５９０個という極めて大量の本件リフレクターフラッターを納品し，さらに２３００個注文を受け，それについても出願日のわずか３日後である平成２１年２月１２日には納品を完了している。
以上の経緯からも明らかなように，本件意匠権の出願前に，被告は自発的に原告に対し，本件リフレクターフラッターを極めて大量に納品しており，その規模からしても，その後の流通の過程からしても，本件リフレクターフラッターの開発は既に本件意匠権の出願前に完了しており，秘密保持義務を負わない通常の商取引として納品されているから，甲号意匠はその秘密状態を脱していたことが明らかである。(ｲ)この点に関し，被告は，日本電設工業及びＪＲ東日本との間の商取引上の関係を無視し，原告と被告との間に取り交わされた本件秘密保持契約書（甲４）の内容を曲解しているなどと主張するが，これら２社は，原告の多くの取引先のうちの２社にすぎず完全な第三者であり，原告がこれら２社に対して秘密保持義務を課すべき関係にはない。次に，被告は，原告が本件リフレクターフラッターにかかる本件登録意匠の創作には直接関与しておらず，被告が単独で創作したものであると主張するが，本件登録意匠の創作に当たっては，原告と被告との間で何度も協議を重ねており，原告は，たとえば，本件登録意匠の背面のつまみの数や間隔，正面の形状などについては，光学的な観点から，かなり具体的な形状に踏み込んだ意見を述べているのであって，原告の寄与が全くないということはありえない。
また，被告は，被告が原告になした実施許諾に関する申入れを無視した状態で原告が被告に対して販売を強いたなどとし，原告は，このように被告に対して販売を強いた事実に基づいて本件登録意匠の無効を主張するものであり，原告と被告の間の信義則にも反するなどと主張するが，原告は，被告が本件登録意匠を出願する予定であることなど全く聞かされていなかったし，意匠についての実施許諾の申入れなど全くなかったのであって，被告の行為こそ，原告にも創作についての寄与があるとの原告の申出を完全に無視し，原告に無断で抜け駆け的に本件登録意匠を出願したものであって，信義則に反するものである。さらに，被告は，ＪＲ東日本の駅構内に設置された本件電気掲示器はいずれもＪＲ東日本においてフィールド試験を行い，問題点を抽出して更なる改良点を見出すための試作品であるなどと主張する。しかし，本件電気掲示器は試作品ではない。原告のいう「フィールド試験」についても，甲８の１（議事録）の記載をよくみると，そこに記載されているのは原告の技術である「透過拡散シート」の調整及びこれを装着した状態での実地試験のことであり，本件登録意匠自体について試験を行っているものではない。
事実，「フィールド試験」を経て本件登録意匠が変更されたという事実は存在しない。また，試作段階であるというならば，その後も被告の関与があるはずであるが，被告は一切関与していない。平成２０年９月に納品された３２０個の本件リフレクターフラッターは，開発段階を終了した完成品であり，その後，一切変更されていないのである。原告が被告から購入したのは完成した製品であって，開発段階の製品ではなく，これについて秘密保持義務など負わないことは明白である。事実，原告は，被告から，不特定の第三者を対象とした販売はしないとの限定を受けて購入したものでもないし，被告としても，この点を秘密と考えていたのならば，原告に数千個も販売するはずがない。ウ取付け作業時やメンテナンス時において，甲号意匠の形態は視認されて
いる
(ｱ)日本電設工業による取付け作業
日本電設工業の駅への取付け担当の従業員は「不特定者」であり，明らかに本件秘密保持契約書（甲４）による秘密保持義務など負っていないから，同人が出願前に甲号意匠の形態を視認すれば，これは明らかに「公然知られた意匠」である。
そして，駅への取付け作業の際に，同社の従業員は，甲号意匠の形態を視認しており，その旨の証明書（甲２６）も同社から発行されている。また，被告自身が認めるように（審決書１３頁下１７行（３）の冒頭），ＪＲ東日本の従業員は，現場内容説明会によって仕様を明らかにしており，その際に，甲号意匠の形態を不特定者が視認しており，その点からも明らかに「公然知られた意匠」である。
(ｲ)ＪＲ東日本の従業員の確認
ＪＲ東日本の現場立会いの従業員は「不特定者」であり，明らかに本件秘密保持契約書（甲４）による秘密保持義務など負っていないから，同人が出願前に甲号意匠の形態を視認すれば，これは明らかに「公然知られた意匠」である。
そして，取付け作業の際に，同社の現場立会いの従業員も，甲号意匠の形態を視認しており，その旨の証明書（甲１１）も同社から発行されている。したがって，この点からも，本件登録意匠はその出願前に「公然知られた意匠」である。
(ｳ)この点に関し，審決は，本件リフレクターフラッターが，ＬＥＤ基板に取り付けられ，その上から逆Ｕ字型のアルミ枠に被せられたＬＥＤカセットとして取り扱われているため，反射フードの裏側の形態が視認できないから，甲号意匠の形態が現実に知られた状態にあったとはいえないと説示する（審決書２１頁下８行～２２頁５行）。
しかしながら，反射フードの裏側以外の形態，すなわち，最も特徴的な正面の形態は取付け作業時に明らかに視認されているし，ＬＥＤカセットから取り出せば，各側面の形態も容易に視認可能である。また，反射フードの裏側についても，ネジで止めてあるＬＥＤ基板を外せば容易に視認可能である。


そして，メンテナンス時にはＬＥＤカセットから取り出したり，ＬＥＤ基板から取り外したりする必要があり，しかもその作業は極めて容易である。本件登録意匠のように数千個も出荷されれば，メンテナンスの必要が生じて，これら側面や反射フードの裏側の形態が，不特定者に視認されたことはほぼ確実である。
この点に関し，被告は，設置から２か月程度でメンテナンスが必要になることは通常は考えられず，実際にメンテナンスが必要となった事実及びこのメンテナンスに際していかなる作業が行われたかを原告が立証していないなどと主張する。
しかし，事実として，本件リフレクターフラッターは，客先納入後の点検や不具合調査の過程でＬＥＤ基板を取り外したりなどして分解する必要が生じ，内部を視認することがあり，特に，ＬＥＤが点灯しないという不具合が発生した場合においては，ＬＥＤ基板の接続部で導通を確認しなければならないため，本件リフレクターフラッターからＬＥＤ基板を取り外して点検をする必要があり，必然的に，甲号意匠の形態全部を視認することになるのであって，このような事例（ＬＥＤ不点灯の事例）として，原告は甲２９（報告書）を提出しているのであるから，被告の上記主張は失当である。
エ被告は，意匠法４条１項（新規性喪失の例外）の適用を主張するが，被告自らが原告に大量に納品したことによって本件登録意匠はその出願前に公知となっており，被告の意に反して公知になったものではないから，意匠法４条１項の新規性喪失の例外規定の適用はない。オ以上の事実関係によれば，甲号意匠は，その出願前に公知であり（意匠法３条１項１号），意匠法４８条１項１号の無効理由がある。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)（ただし，送達日は除く。）ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，「公然知られた意匠」であったとする原告の主張は理由がない。
(1)「原告の不特定の従業員等が出願前に本件登録意匠の形態を認識していた」
との主張に対し
原告と被告間に本件秘密保持契約書（甲４）が締結されているから，本件リフレクターフラッターが本件登録意匠の出願前に「公然知られた意匠」となったものではない。
ア原告の従業員
本件秘密保持契約書（甲４）第２条の規定によれば，秘密保持契約は原告及び被告間の事業に関するすべての交渉において提供又は開示される情報及び資料に適用されるものであり，同契約書第３条３項の規定によれば，被告が原告に提供した技術的情報及びノウハウはすべて秘密情報に含まれるものである。なお，被告は，原告に対して秘密情報を特定の第三者ないし不特定の第三者に開示又は提供することに同意したことはない。また，同契約書第６条２項の規定によれば，秘密情報を第三者に開示する場合，原告は第三者に自己と同様の秘密保持を課する義務を有しており，同契約書第７条の規定によれば，原告による本件電気掲示器の作製や取付け及びメンテナンスに関与する従業員に対しても秘密保持を課する義務を有している。
仮に原告と被告との間に本件リフレクターフラッターに関する直接の秘密保持義務に関する明文の規定が取り交わされていないとしても，原告は，社会通念上又は商慣習上，秘密保持義務を負うべき立場にあるというべきである。なぜなら，取引社会において，他社の営業秘密を尊重することは，一般的にも当然のこととされており，まして，商取引の当事者間，その他一定の関係にある者相互においては，そのことがより妥当するからである。また，出願ないし登録意匠に関連した製品等が商談等の対象となることになった都度，意匠の創作者ないし権利者（出願人）側において，意匠の内容につき秘密を保持すべきことをいちいち相手方に指示又は要求し，相手方がそれを理解したことを確認するような過程を経なければ，関連製品等の具体的内容を開示できないとすれば，取引の円滑迅速な遂行を妨げ，当事者双方の利益にも反することになるからである。したがって，原告の従業員が本件電気掲示器を作製する際，あるいは，取り付ける際ないしメンテナンスのために分解する際に本件リフレクターフラッターを直接視認することがあっても，原告の従業員は秘密保持の義務が課されている者であるから，そのことによって本件リフレクターフラッターが本件登録意匠の出願前に「公然知られた意匠」となったものではない。
イ日本電設工業及びＪＲ東日本
市ヶ谷駅の本件電気掲示器の取付けは，原告が日本電設工業に請け負わせたものであるが，本件秘密保持契約書（甲４）第６条２項の規定によれば，原告は日本電設工業に対しても秘密保持を課する義務を有している。仮に原告と日本電設工業との間に本件電気掲示器に関する秘密保持義務に関する明文の規定が取り交わされていなくても，日本電設工業は，社会通念上又は商慣習上，秘密保持義務を負うべき立場にある。したがって，日本電設工業の従業員が本件電気掲示器を取り付ける際ないしメンテナンスのために分解する際に本件リフレクターフラッターを直接視認することがあっても，日本電設工業の従業員は秘密保持義務が課されている者であるから，そのことによって本件リフレクターフラッターが本件登録意匠の出願前に「公然知られた意匠」となったものではない。また，舞浜駅及び成田空港駅の本件電気掲示器の取付けは原告が行ったものであり，市ヶ谷駅の本件電気掲示器の取付けは日本電設工業が行ったものであるが，原告ないし日本電設工業は，ＪＲ東日本に対して秘密保持義務を課しているはずであり，仮にそうでないとしても，原告ないし日本電設工業とＪＲ東日本との間に本件電気掲示器に関する秘密保持義務に関する明文の規定が取り交わされていなくても，ＪＲ東日本は，社会通念上又は商慣習上，秘密保持義務を負うべき立場にある者である。したがって，舞浜駅，成田空港駅及び市ヶ谷駅での本件電気掲示器の取付けないしメンテナンスのために分解する際にＪＲ東日本の立会人が本件リフレクターフラッターを直接視認することがあっても，ＪＲ東日本の立会人は秘密保持義務が課されている者であるから，そのことによって本件リフレクターフラッターが本件登録意匠の出願前に「公然知られた意匠」となったものではない。


(2)「本件登録意匠の出願前に，被告は原告に対し，本件登録意匠を含む数千個に及ぶ極めて多数の本件リフレクターフラッターを販売した」に対しア原告は，被告が原告に対し，本件リフレクターフラッターを平成２０年９月３０日に３２０個，その後も出願前に大量に販売（納品が完了したもので３５９０個，発注が終わったものが２３００個）した事実を捉えて，このように数千個に及ぶ極めて多数の本件リフレクターフラッターを販売したというその規模及び流通の過程からして本件リフレクターフラッターの開発は既に本件意匠権の出願前に完了しており秘密保持義務を負わない通常の商取引として納品され，その結果，原告の不特定の従業員及び第三者であるＪＲ東日本や日本電設工業の担当者が出願前に本件登録意匠の形態を認識していたことを理由として，本件登録意匠はその出願前に「公然知られた意匠」となった旨主張する。
しかし，原告の上記主張は，原告，被告，ＪＲ東日本及び日本電設工業との間の商取引上の関係を無視したものであるばかりか，原告と被告との間に取り交わされた本件秘密保持契約書（甲４）の内容を曲解し，しかも，被告が有する意匠に関する意匠登録を受ける権利に基づいて被告が原告になした実施許諾に関する申入れを無視した状態で，原告が被告に対して販売を強いることにより，被告が原告に対して販売させた事実に基づき本件登録意匠の無効を主張するものであり，原告と被告の間に当然に生じる信義則にも反する主張であって，失当である。
イ被告が原告に対して，本件リフレクターフラッターを，本件登録意匠の出願前に３５９０（３２０＋３０＋３２４０）個納品すると共に，その他に２３００個の受注を受け，本件登録意匠の出願後に２３００個納品したことは認める。
しかし，そもそも本件リフレクターフラッターは，原告が被告に新Ｓ型掲示器の光源装置（光源及びその周辺の構造を含む）の改良を依頼し，その後，原告と被告とは何度も協議を重ね，被告が光源装置のＳＥ型試作品を作り，これらのＳＥ型試作品の更なる改良の結果，平成２０年９月中旬頃に一応原形のものが完成したものであり，被告から原告への本件リフレクターフラッターの販売・納品は，被告が原告の依頼を受けて製造及び販売した特定の取引関係であって，不特定の第三者を対象とした販売ではない。しかも，本件リフレクターフラッターを用いた本件電気掲示器は，最終顧客としてのＪＲ東日本に販売・納品するためのものであって，ＪＲ東日本も，原告及び被告とは密接な関係にある者であり，不特定の第三者に該当するものではない。
なお，原告は直接この本件リフレクターフラッターに係る本件登録意匠の創作には関与しておらず，被告が単独で創作したものである。ウ平成２０年１２月８日から９日に舞浜駅に設置された１台及び平成２０年１２月１１日から１３日に成田空港駅に設置された３台の本件電気掲示器並びに平成２１年１月１２日，１月１６日から１８日に市ヶ谷駅に設置された２６台及び平成２１年２月１７日，２月１９日から２０日，３月３日に目白駅に設置された２５台の本件電気掲示器は，いずれもＪＲ東日本においてフィールド試験を行い，問題点を抽出して更なる改良点を見出すための試作品であるから（議事録，甲８の１～３），広く不特定の第三者に販売するための完成品ではない。
エ以上のとおり，被告から原告への本件リフレクターフラッターの販売は，被告が原告の依頼を受けて製造及び販売した特定の取引関係における販売であって，不特定の第三者を対象とした販売ではないから，被告が原告に対して，本件登録意匠の出願前にそれらを販売した事実があるからといって，それによって，本件登録意匠がその出願前に「公然知られた意匠」となったものではない。
(3)「取付け作業時やメンテナンス時において，甲号意匠の形態は視認されて
いる」に対し
ア日本電設工業及びＪＲ東日本の従業員が秘密保持義務を負っていることは，前記(1)イのとおりである。
イ原告は，取付け作業時やメンテナンス時において，甲号意匠の形態は視認されているとして本件リフレクターフラッターに係る甲号意匠がその出願前に公知である旨主張するが，次のとおり，原告の主張は失当である。(ｱ)そもそも原告の上記主張は，現場での作業の実体を無視したものであり，しかも，「ＬＥＤカセットから取り出せば」，「ネジで止めてあるＬＥＤ基板を外せば」等と仮定に仮定を重ねた主張であって，妥当なものではない。
すなわち，原告は本件電気掲示器をＪＲ東日本に納品・発送しているが，本件電気掲示器が本件リフレクターフラッターを部品として使用していても，工場出荷時の梱包状態及び開梱状態を示す写真（乙１０）から明らかなように，本件リフレクターフラッターは，本件電気掲示器の内部に組み込まれた状態で納品・発送されているので，納品・発送時には外部から視認することはできない。この事実は，原告が発行した舞浜駅設置用の「納品・発送（製造本部控）書」（甲１０の１）及び成田空港駅設置用の「納品・発送（製造本部控）書」（甲１０の２）にＬＥＤカセットの項目がないことからも確認することができる。また，本件電気掲示器を天井に直接取り付ける場合，本件電気掲示器からＬＥＤカセットを取り外す作業及び取り付ける作業が含まれているが，ＬＥＤカセットは，本件リフレクターフラッターの裏側がＬＥＤ基板及び断面逆Ｕ字型のアルミ枠によって覆われているため，本件リフレクターフラッターの底面側と側面側しか視認できない。なお，本件電気掲示器をパイプ吊下げにより取り付ける場合及び壁面に取り付ける場合には，ＬＥＤカセットの取り外し工程はない。(ｲ)原告は，取付け作業時あるいはメンテナンス時に，本件電気掲示器の側面や反射フードの裏側の形態が不特定者に視認されることはほぼ確実である旨主張する。


しかし，本件電気掲示器の取付け作業は，「工事着手前打合せ議事録」（甲１１）の記載に照らせば「施工については営業時間外の夜間施工とする」と記載されているので，旅客が本件電気掲示器の内部ないし取り外されたＬＥＤカセットを視認することはないと認められるし，同議事録の「スケジュール表（電気）」の作業時間の欄の記載に照らせば「２３時３０分～翌６時００分」に行われたものであり，また，「保安打合せ票（電気）」（甲２６）の作業時間の欄の記載に照らせば「２３時３０分～翌５時００分」に行われたものであって，終電までの旅客と始発からの早朝の旅客の時間帯が重なることがあり得るが，作業現場においては旅客が近づかないように作業現場周辺に保安用コーンをコーンバーで繋ぐ等によって囲みを設置することが普通に行われているし，仮に，この囲みの周囲から旅客が本件電気掲示器の内部ないし取り外されたＬＥＤカセットを視認することがあっても，旅客は本件リフレクターフラッターの底面側と側面側しか視認できないことは明白である。さらに，ＬＥＤカセットから本件リフレクターフラッターを取り外すような工程は，本件電気掲示器の設置工程においては無用な工程でしかない。
したがって，たとえ原告の従業者，日本電設工業の従業者，ＪＲ東日本の立会人，さらには旅客がＬＥＤカセットを視認することがあっても，本件リフレクターフラッターの裏側はＬＥＤ基板及びアルミ枠によって被覆されているために視認することができないから，それによって本件リフレクターフラッターが不特定の第三者に現実に知られている状態にあったものとすることはできない。
(ｳ)原告は，メンテナンス時にはＬＥＤカセットから取り出したり，ＬＥＤ基板から取り外したりする必要があり，しかもその作業は極めて容易であり，本件リフレクターフラッターのように数千個も出荷されれば，メンテナンスの必要が生じて，これらの側面や反射フードの裏側の形態が，不特定者に視認されたことはほぼ確実であると主張する。しかし，審決（２５頁５行～１３行）においても認定されているように，ＬＥＤカセットは，本件リフレクターフラッターとＬＥＤ基板とアルミ枠とがすぐさま外せたりあるいは動かしたりできる単なる寄せ集めの組合せではなく，本件電気掲示器を構成する１つの単位部品として容易に外れないように固定されたものであり，もとより，ＬＥＤによる光源は蛍光灯で照射する方式より製品寿命がかなり長く，従来と比べて保守点検がほとんど不要とされるほどであるから，劣化によりＬＥＤの交換が必要となったとしても，ＬＥＤ基板の交換よりも，むしろ，新たなＬＥＤカセット全体の交換を行うものと考える方が自然である。しかも，本件電気掲示器の設置に際しては，夜間工事における時間的制限のために，事前に原告の社内において点灯チェックを十分に行ったものを搬入・納品しているはずであるから，初期の不動作はほぼ考えられず，設置時点ではメンテナンスを行うことは考え難い。
(ｴ)本件登録意匠の出願前に取り付けられた本件電気掲示器は合計３０台であり，そこで使用された本件リフレクターフラッターの個数は合計１７８個でしかない。仮に本件登録意匠の出願日より前に設置された３０台の本件電気掲示器の少なくとも１台について何らかのメンテナンスが必要となった場合，設置されてからほぼ２か月しか経過していないのに３０台中の１台，すなわち１７８個の光源中の１台に何らかのメンテナンスが必要な異常状態が生じたことになるが，このような短時間かつ高確率でメンテナンスが必要となるものが生じたということは通常は考えられず，実際，原告は，メンテナンスが必要となった事実及びこのメンテナンスに際していかなる作業が行われたかを立証していない。
(4)意匠法４条１項（新規性喪失の例外）の適用
仮に，原告が日本電設工業及びＪＲ東日本に対して秘密保持義務を課しておらず，また，日本電設工業がＪＲ東日本に対して秘密保持義務を課しておらず，さらに，日本電設工業の従業員ないしＪＲ東日本の立会人が本件電気掲示器の内部を視認したことがあったとしても，これによる「公然知られた」事実は被告の「意に反する」ものであるから，本件に関しては意匠法４条１項より新規性喪失の例外が適用されるべきである。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（本件登録意匠及び甲号意匠の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない（弁論の全趣旨によれば，審決の原告への送達日は平成２３年３月２８日であったことが認められる。）。
２本件登録意匠は「公然知られた意匠」か
原告は，審決が本件登録意匠は日本国内で「公然知られた意匠」ではないとしたことを争うので，以下検討する。
(1)前記第３，１(2)記載の本件登録意匠及び甲号意匠を対比すると，両意匠は意匠に係る物品がともに照明器具用の反射板であって同一であり，さらに，その具体的形状にかかる形態も同一と認められるから，意匠全体としての美観が一致し，同一の意匠であると認められる（当事者間に争いがない。）。
(2)本件における事実関係
証拠（甲２，甲３の１・２，甲４ないし甲７，甲９の１～５，甲１０の１～９，甲１１，甲１２の１～５，甲１４の１～１０，甲１５の１～１０，甲１６の１～１０，甲１８，甲１９，甲２０の１～５，甲２１の１～４，甲２３～甲２５，甲２７，甲２８の１～９，乙７，乙９～乙１２）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア原告は電気機械器具の製造販売及び工事施工等を業とする会社であり，被告は，光学機器，照明用光学製品等の製造販売等を業とする会社であるところ，原告と被告は，平成１９年１２月１３日，被告の開発したＬＥＤフラットパネル製品に関する共同開発事業を実施することとし，その際，被告が原告に提供した製品に係る技術的情報及びノウハウなどの秘密情報について，下記の内容の本件秘密保持契約を締結した（甲４）。記
（本契約の目的）
第１条甲（判決注：被告）および乙（判決注：原告）は，甲の開発したＬＥＤフラットパネル製品（以下「本製品」という。）についての甲と乙とによる共同開発事業（以下「本件事業」という。）の是非を検討する目的において，自己が保有する情報を，相手方（以下「被開示者」という。）に対して開示または提供し，被開示者はこれを秘密情報として開示または提供を受ける。
（適用範囲）


第２条本契約に定める規定は，甲乙間の本件事業に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用される。ただし，本契約締結後，甲乙間において書面により本契約に定める規定と異なる合意をする場合は，当該合意が本契約に優先する。
（秘密情報の定義）
第３条本契約において秘密情報とは，情報を開示する者（以下「開示者」という。）が被開示者に対し，口頭，書面，電子メールまたは電子記憶媒体等その方法もしくは手段の如何をも問わず，またその形態の有形無形を問わず，開示者が被開示者に対して書面または電磁的記録をもって秘密である旨を明示したうえで開示または提供する営業情報，ノウハウ，技術情報および経営情報等一切の情報ならびに資料をいう。なお，被開示者において秘密情報を複製，翻案等した場合は，複製・翻案等した資料についても秘密情報と同様とする。
２開示者が被開示者に対し，開示または提供後１０日以内に，書面または電磁的記録をもって，対象を特定し，秘密である旨を明示した情報および資料についても，秘密情報に含まれるものとする。
３前２項の規定にかかわらず，甲が乙に提供した本製品にかかる技術的情報およびノウハウはすべて秘密情報に含まれるものとする。
（秘密情報についての秘密保持義務）
第５条被開示者は，第６条第１項に規定される利用を除き，秘密情報について開示者のために厳に秘密を保持しなければならず，開示者の書面による事前の同意なくして，その全部または一部を第三者に開示または提供し，もしくは漏洩してはならない。
（秘密情報の利用）
第６条被開示者は，秘密情報を第１条に規定する目的を達成するため，または，本件事業に関する契約を締結した場合はこれを履行するために，必要最小限度においてのみ利用できるものとする。２前条の規定に従って第三者に秘密情報が開示された場合，被開示者は，第三者に自己と同様な秘密保持義務を課するものとし，もし，当該第三者が秘密保持義務に違反したときには，自己の義務違反とみなし，開示者に対して，当該第三者と連帯して責任を負うものとする。
（秘密情報利用者の限定）
第７条被開示者は，秘密情報の利用にあたって，秘密情報を第１条に規定する目的のため，または本件事業に関する契約を締結した場合はこれを履行するために，知る必要のある最小限の範囲の被開示者の役員および従業員に対してのみ，秘密情報の内容を開示し，または利用させることができる。
２前項の場合，開示者が必要と判断したときは，被開示者に対して秘密情報の管理責任者の役職，氏名ならびに開示する者の範囲および氏名を定めた書面の提示を求めることができる。
（有効期間）
第１２条本契約の有効期間は，本契約締結日から５年間とする。ただし，期間満了の３ヶ月前までに，甲または乙いずれからも書面による解約の申出がないときは，本契約を同一の内容で更に１年間継続し，以後も同様とする。
（本契約終了後の効力）
第１３条本契約終了後といえども，開示者から本契約終了時までに開示または提供を受けた秘密情報について，別途甲乙合意に至るときまで，第５条乃至第１０条，第１４条および本条の規定はその効力を有する。
イその後，原告と被告は，平成２０年６月１２日，被告が所有するフラッター技術に係る「面照明光源装置」についての特許権や意匠権について，原告に独占的通常実施権を許諾する旨のライセンス基本契約（以下「本件ライセンス基本契約」という。）を締結した（甲５）が，本件リフレクターフラッターは，本件ライセンス基本契約の対象にはなっていない。ウところで，原告は，平成２０年１月ころ，従来の電気掲示器の光源をＬＥＤに代え，当該ＬＥＤ光源を掲示器の内部上部に１列に配置した新Ｓ型掲示器を開発し，被告に対し，上記新Ｓ型掲示器の光源装置（光源及びその周辺の構造を含む。）の改良を依頼し，その後，原告と被告との間で協議を重ね，光源装置のＳＥ型試作品を作製した（甲６）。しかし，これらのＳＥ型試作品は，掲示面の輝度の均一性について完全なものではなく，その上製造単価が高い等の問題があったため，さらに改良が加えられ，その結果，平成２０年９月中旬ころ，エコ薄型掲示器に用いるＳＥ型として本件リフレクターフラッターが開発された（甲２，甲７，乙１２）。
エ一方，原告は本件リフレクターフラッター（発注数３２０個）の製造を被告に依頼したことから，被告は，平成２０年９月１９日付けの見積書を発行し，原告は９月３０日付けで発注書を被告に送り，同日これらの製品を受領した（甲９の１～３，甲２８の１，乙７）。
さらに，原告は被告から，本件リフレクターフラッターを，平成２０年１０月２４日に３０個，同年１２月５日に２００個，同年１２月１６日に３００個，同年１２月１８日に４００個，平成２１年１月１９日に３４０個，同年１月３０日に２０００個納品を受けており，その他にも同年１月２３日に２３００個発注し，本件登録意匠の出願後の同年２月１２日に納品されている（甲２７，甲２８の２～９）。
オまた原告は，被告が製造した本件リフレクターフラッターを用いて本件電気掲示器を製造し（甲７，乙９），平成２０年１２月中旬ころ，ＪＲ東日本に４台販売したが，小規模な工事であったことから取付け作業は直接原告が行った（甲１０の１，２）。
設置場所は，ＪＲ舞浜駅のコンコース及びＪＲ成田空港駅のコンコース及びホームであった。
この取付け作業は，いずれも既設の電気掲示器を取り外し，本件電気掲示器を取り付けるもので，ＪＲ舞浜駅については１台設置され，作業は平成２０年１２月８日の深夜から翌９日の午前６時まで行われ（甲１０の３，５，７～９），ＪＲ成田空港駅については３台設置され，作業は平成２０年１２月１１日の深夜から翌１２日の午前６時まで及び同１２日の深夜から翌１３日の午前６時まで行われた（甲１０の４，６～９）。これらの取付け作業についてはＪＲの従業員が立ち会っていた（甲１１）。カさらに原告は，ＪＲ東日本に対し，平成２１年１２月２２日及び２３日ころ，本件電気掲示器５１台を販売した（甲１４の１～１０，甲１５の１～１０，甲１６の１～１０）。


上記電気掲示器の設置場所はＪＲ市ヶ谷駅及びＪＲ目白駅のコンコース及びホームであり，ＪＲ市ヶ谷駅において２６台，ＪＲ目白駅においては２５台がそれぞれ設置された。取付け工事業者は日本電設工業であり，ＪＲ市ヶ谷駅の取付け工事については，平成２１年１月１２日，同月１６日ないし１８日のいずれも深夜から翌日の午前５時まで，また，ＪＲ目白駅の取付け工事については，同年２月１７日，１９日，２０日及び３月３日のいずれも深夜から翌日の午前５時までに行われた。（甲２０の１～５，甲２１の１～４，甲２２～甲２６）。これらの取付け作業についてはＪＲの従業員が立ち会っていた（甲１８，１９，甲２０の１～５，甲２１）。
キ本件電気掲示器の構成及び形状
本件電気掲示器は，箱型本体の内部の上部に，本件リフレクターフラッターを配置し，下方に光を照射する直下型方式で，箱型本体の両側面又は一側面に文字等を表示した表示板を設け，これらの裏面から光を照射して，各表示板の文字等の表示を鮮明にするものである。より具体的にみると，本件電気掲示器は，本件リフレクターフラッターとは別に設けた基板に，複数のＬＥＤを等間隔に一列に配し，当該ＬＥＤ基板に本件リフレクターフラッターの反射フードの上部に設けられた孔にＬＥＤを嵌め込むように取り付け，この状態で本件リフレクターフラッターとＬＥＤ基板とを断面逆Ｕ字型のアルミ枠に収納・固定してＬＥＤカセットとし，当該ＬＥＤカセットを箱型本体内の上部に取り付けるものである。また，本件電気掲示器の箱型本体の一側面は扉式になっており，当該掲示器を所定の場所に取り付けたり，ブレーカー等の電源スイッチを開閉したり，その他内部の点検，修理の際に扉を外すことができるようになっている（甲７，乙９）。
そして，本件電気掲示器は，箱型本体内に光源部を取り付け，扉を閉めた状態で，その外周の必要箇所に緩衝材を当ててその上から包装紙で包んで，梱包されている（乙１０）。
ク本件電気掲示器の取付け作業の具体的な手順
(ｱ)天井直接取付けの場合の作業手順は，次のとおりである（乙１０，乙１１）。
ａ現地で梱包されている本件電気掲示器を開梱する。ｂ本件電気掲示器下部のビスをゆるめて，箱型本体から扉を外す。ｃ扉を外した後に内部を点検する。
ｄ箱型本体からＬＥＤカセットを取り外す。なお，ＬＥＤカセットは本体と電源線で接続されたまま，一時床面に置かれる。ｅ電源線を本体へ引き込む。
ｆ天井から垂下しているボルトを箱型本体の上板の取付け穴に通して，箱型本体上板を天井に当て，当該ボルトが箱型本体内部に突出していることを確認する。
ｇ天井から垂下したボルトにナットを螺着し，当該ナットを締め付けて箱型本体を天井に固定する。
ｈＬＥＤカセットから導出したリード線の先端のコネクターを箱型本体の電源部に接続する。
ｉ一度取り外したＬＥＤカセットを箱型本体内部にセットしてビスにより取り付ける。
ｊ箱型本体内のブレーカーへ電源線を接続する。
ｋ点灯の有無及び内部を確認する。
ｌ箱型本体に扉を取り付ける（据付完了）。
(ｲ)パイプ吊下げ及び壁面取付けの場合の作業手順は，次のとおりである（乙１１）。
ＬＥＤカセットを箱型本体から取り外さない他は，箱型本体のパイプ又は壁面への固定方法の違いがあるものの，前記(ｱ)とほぼ同様の作業である。
(3)検討
前記認定の事実を前提として，本件登録意匠が意匠登録出願前に公然知られた意匠であるか否かについて検討する。
意匠法３条１項１号に規定する「公然知られた意匠」とは，一般第三者である不特定人又は多数者にとって単に知りうる状態にあるだけでは足りず，現実に知られている状態にあることを要し，また，不特定人という以上，その意匠と特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知っているにすぎない場合は含まれないと解するのが相当である。そこで，以上の見地に立って本件につき検討する。
ア被告の原告に対する本件リフレクターフラッターの販売について(ｱ)前記認定のとおり，原告と被告は，ＬＥＤフラットパネル製品に関する共同開発事業を行っていたものであって，本件リフレクターフラッターは，原告が被告に対し新Ｓ型掲示器の光源装置の改良を依頼し，その後，原告と被告との間で協議を重ね，光源装置のＳＥ型試作品を製作し，そのＳＥ型試作品のさらなる製品改良の結果，平成２０年９月中旬ころに完成されたものであり，本件リフレクターフラッターの開発に当たって，原告と被告は共同事業者として密接な関係にあったものであるが，本件リフレクターフラッターの販売もこのような密接な関係にある原告と被告間の特定の取引関係によるものと認められるばかりか，原告と被告は上記共同開発事業に関して本件秘密保持契約（甲４）を締結し，被告が原告に提供したＬＥＤフラットパネル製品に係る技術情報及びノウハウについては秘密保持義務が課せられていると認められるから（第１条，第２条，第３条及び第５条），被告から原告に対する本件リフレクターフラッターの販売・納品をもって，甲号意匠が「公然知られた」ことになると認めることはできない。


(ｲ)この点に関し，原告は，本件秘密保持契約書（甲４）の第１条には，「共同開発事業の是非を検討する目的において」との限定があるところ，被告が原告に対し平成２０年９月３０日に本件リフレクターフラッターを３２０個納品した時点では，既に製品は完成し量産化されている段階であって，被告自らが自発的に行った通常の商取引というべきであるから，本件秘密保持契約の適用範囲外であるなどと主張する。しかし，そもそも「共同開発事業の是非を検討する目的」とは何を意味するのか必ずしも判然とせず，製品が完成し量産化されば上記目的が達成されるか否かも明らかでないばかりか，仮に製品が完成し量産化されれば直ちに目的を達成するとしても，そもそも上記目的が終了したことは契約の終了原因としては明記されておらず，かえって，上記秘密保持契約の有効期間は契約締結日から５年であって，解約の申入れがない限り１年ごとに自動更新され（第１２条），さらに，契約終了後も別途合意に至るまで効力を有する（第１３条）ものであるから，被告が原告に対し平成２０年９月３０日に本件リフレクターフラッター３２０個を納品した時点で「共同開発事業の是非」の「検討」は終了しており，原告は被告に対しもはや秘密保持義務を負わないとの原告の上記主張は採用することができない。
(ｳ)また，原告は，本件意匠権の出願日である平成２１年２月９日以前に，既に被告自身が原告に対し３５９０個という極めて大量の本件リフレクターフラッターを納品しているなどとして，その規模からしても，その後の流通の過程からしても，本件リフレクターフラッターの開発は既に本件意匠権の出願前に完了しており，秘密保持義務を負わない通常の商取引として納品されているから，甲号意匠はその秘密状態を脱していたなどと主張する。
しかし，前記(ｲ)のとおり，本件秘密保持契約（甲４）は，被告の原告に対する本件リフレクターフラッターの販売・納品によって終了していると認めることはできず，このことは，本件リフレクターフラッターの販売量に影響されないというべきであるから，原告の上記主張も採用することができない。
(ｴ)さらに，原告は，原告内においても，本件リフレクターフラッターの開発を担当するサイン部設計課の従業員ばかりでなく，この開発に関わっていない購買や販売等を担当する生産管理部や営業部の従業員が関わっており，不特定多数の者が甲号意匠を視認している旨主張する。しかし，前記のとおり，被告の原告に対する本件リフレクターフラッターの販売・納品は，共同開発事業という密接な関係にある特定の企業間の取引であって，一方当事者の従業員の誰が関わったかは内部の問題にすぎないばかりか，本件秘密保持契約書（甲４）によれば，秘密保持義務は当然に原告の従業員にも適用されるものと解され（第５条，第７条），そうでないとしても，秘密情報を開示された従業員は雇用契約上の義務として当然に秘密保持義務を負うものというべきであるから，仮に原告内において購買や販売等を担当する生産管理部や営業部の従業員が本件リフレクターフラッターの形状を視認したとしても，そのことをもって「公然知られた」状態になったと認めることはできない。したがって，原告の上記主張も採用することができない。イ本件電気掲示器の原告によるＪＲ東日本への販売について前記認定のとおり，原告は被告から納品を受けた本件リフレクターフラッターを用いて本件電気掲示器を製造し，これをＪＲ東日本に対し，合計５１台販売しているが，本件電気掲示器は，本件リフレクターフラッターとは別に設けた基板に，複数のＬＥＤを等間隔に一列に配し，当該ＬＥＤ基板に本件リフレクターフラッターの反射フードの上部に設けられた孔にＬＥＤを嵌め込むように取り付け，この状態で本件リフレクターフラッターとＬＥＤ基板とを断面逆Ｕ字型のアルミ枠に収納・固定してＬＥＤカセットとし，当該ＬＥＤカセットを箱型本体内の上部に取り付ける構造を有しているため，本件電気掲示器にＬＥＤカセットが組み込まれた状態では本件リフレクターフラッターの形状を視認することはできない構造のものである。
また，本件電気掲示器は梱包された状態でＪＲ東日本に引き渡されるものであるところ，その時点では，箱型本体内に光源部が取り付けられ，扉が閉められた状態でその外周の必要箇所に緩衝材を当ててその上から包装紙で包んで梱包されているから，本件リフレクターフラッターの形状を視認することはできない。なお，この点，本件電気掲示器の箱型本体の一側面は扉式になっていることから，扉を開いて内部をのぞいた場合，ＬＥＤカセットに装着された本件リフレクターフラッターの一部を視認することが可能と思われるが，後記のとおり，その場合でも，ＬＥＤカセットがみえるだけで，本件リフレクターフラッターの全体を視認することはできない。
そして，前記認定のとおり，ＪＲ東日本は直接取付け作業を行っていないのであるから，ＪＲ東日本への販売の事実をもって，甲号意匠が「公然知られた」ものと認めることはできない。
ウ本件電気掲示器のＪＲ舞浜駅及びＪＲ成田空港駅における取付け作業
について
(ｱ)前記認定のとおり，本件電気掲示器はＪＲ舞浜駅において１台，ＪＲ成田空港駅において３台がそれぞれ設置されているが，その取付け作業はいずれも原告の従業員が行っているのであるから，前記イ(ｴ)の理由により，原告の従業員が本件リフレクターフラッターの形状を視認したとしても，甲号意匠が不特定の者に現実に知られた状態にあったとすることはできない。
(ｲ)この点に関し，原告は，取付け作業の際に，ＪＲ東日本の現場立会いの従業員が本件リフレクターフラッターの形態を視認しており，その旨の証明書（甲１１）も同社から発行されていると主張する。しかし，取付け作業の具体的な手順は，前記認定のとおりであって，天井直接取付けの場合，本件電気掲示器が開梱された後の取付け作業において，ＬＥＤカセットが箱型本体から取り外されることはあっても，電源線の箱型本体への引き込み，箱型本体の天井への固定，箱型本体へのＬＥＤカセットコネクター取付けの後，再び箱型本体内部にそのままの状態で戻されるものであるところ，ＬＥＤカセットのままでは，本件リフレクターフラッターの形状は底面側と側面側からようやく視認することができるだけであって，反射フードの裏側の態様は全く視認することができない。
また，パイプ吊下げ及び壁面取付けの場合は，そもそもＬＥＤカセットを箱型本体から取り外さないで作業されるから，本件リフレクターフラッターの全体の形状を視認することはできない。


したがって，取付け作業においてＪＲ東日本の従業員が，取付け工事に立ち会い，作業を傍らで監視していたとしても，ＬＥＤカセットの状態を視認するにすぎないから，本件リフレクターフラッターの形状については底面側と側面側から視認できるだけであって，反射フードの裏側の態様を視認することができないことには変わりはなく，ＪＲ東日本の従業員は本件リフレクターフラッターの全体の形態は認識できないというべきであるから，ＪＲ東日本の従業員の立会いをもって甲号意匠が不特定の者に現実に知られた状態にあったとすることはできない。(ｳ)また，証明書（甲１１）は，ＪＲ東日本の千葉電力技術センター所長名による証明書であって，そこには，「前記『エコ薄型掲示器（ＳＥ型）』は，前記取り替え工事の際，『ＬＥＤ光源部』を含めて内部構成を目視し，確認しております」と記載されているが，本件リフレクターフラッターの形状を確認した旨の証明書ではなく，そこに記載された「ＬＥＤ光源部」とは上記ＬＥＤカセットのことを指すと考えられるところ，ＬＥＤカセットは取付け作業の際に分解されることはないから，ＬＥＤカセットの外部を視認したとの証明書にすぎないものと認められる。そして，ＬＥＤカセットを外部から視認しただけでは甲号意匠の全体の形状を確認することはできないことは前記のとおりであるから，上記証明書（甲１１）をもって，甲号意匠が不特定の者に現実に知られた状態にあったと認めることはできない。
エ本件電気掲示器のＪＲ市ヶ谷駅及びＪＲ目白駅における取付け作業に
ついて
(ｱ)前記認定のとおり，本件電気掲示器はＪＲ市ヶ谷駅において２６台，ＪＲ目白駅において２５台がそれぞれ設置され，取付け工事業者は日本電設工業である。
しかし，前記と同様に，本件電気掲示器が開梱された後の取付け作業において，ＬＥＤカセットが箱型本体から取り外されることはあっても，ＬＥＤカセットのままでは本件リフレクターフラッターの形状は底面側と側面側からようやく視認することができるだけであって，反射フードの裏側の態様は全く視認することができないのであるし，前記で認定した取付け作業の具体的な手順からすれば，日本電設工業の従業員があえて作業現場においてＬＥＤカセットを分解するものとは考えられないから，日本電設工業の従業員が取付け作業を行ったとしても，同従業員は本件リフレクターフラッターの全体の形状を認識していないというべきである。
したがって，日本電設工業の従業員が本件電気掲示器の取付け作業を行ったことをもって甲号意匠が不特定の者に現実に知られた状態にあったとすることはできないし，この際立ち会ったＪＲ東日本の従業員についても同様である。
(ｲ)原告は，日本電設工業の従業員が甲号意匠を確認したことは証明書（甲２６）により証明されている旨主張するが，同証明書（甲２６）は，日本電設工業の鉄道統括本部電力支社長名による証明書であるところ，その文面は，「前記『エコ薄型掲示器（ＳＥ型）』は，前記取り替え工事の際，『ＬＥＤ光源部』を含めて内部構成を目視し，確認しております」というものであって，前記ウ(ｳ)で認定した証明書（甲１１）と同一であるから，証明書（甲１１）の場合と同様の理由により，上記証明書（甲２６）をもって甲号意匠が不特定の者に現実に知られた状態にあったと認めることはできないというべきである。
オその他の原告の主張について
(ｱ)原告は，前記ウ及びエに関し，反射フードの裏側以外の形態，すなわち，最も特徴的な正面の形態は取付け作業時に明らかに視認されているから，甲号意匠は不特定者に公然知られた状態になったと主張する。しかし，そもそも甲号意匠が不特定者に公然知られた状態になったといえるためにはその一部が視認されただけでは足りず，意匠の全体が視認されなければならないというべきであり，仮に，原告の主張するように意匠のうち最も特徴的な部分が視認されれば足りると解したとしても，前記認定の本件登録意匠の形態からすれば，本件登録意匠においては正面の形態のみならず，裏面にある反射フード上部から上方に突出する突片も本件登録意匠の美観を形作る上において無視することはできない形状というべきであるから，正面の形状のみをもって本件登録意匠の最も特徴的な部分であるとすることはできないというべきであり，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)次に，原告は，メンテナンス時にはＬＥＤカセットから取り出したり，ＬＥＤ基板から取り外したりする必要があり，しかもその作業は極めて容易であって，本件登録意匠のように数千個も出荷されれば，メンテナンスの必要が生じて，これら側面や反射フードの裏側の形態が，不特定者に視認されたことはほぼ確実であり，しかも，本件リフレクターフラッターにおいては，実際に客先納入後の点検や不具合調査の過程でＬＥＤ基板を取り外すなどして分解する必要が生じた事例（甲２９）があると主張する。
しかし，本件全証拠によっても，本件登録意匠の出願日（平成２１年２月９日）までの間に，メンテナンスの必要が生じて，本件リフレクターフラッターがＬＥＤカセットから取り出されたと認めるに足りる証拠はない。原告が提出した甲２９は，ＪＲ越後線吉田駅に設置された本件電気掲示器の不具合の報告書であるが，同報告書によると，不具合が発生した日付は本件登録意匠の出願日の後である平成２１年６月２６日であるから，甲２９をもってＬＥＤ基板を取り外すなどして分解する必要が生じた事例ということはできない。
原告の主張は，仮定の事態を述べるにすぎず，採用することはできない。
カ小括
以上によれば，本件登録意匠がその出願前に甲号意匠により「公然知られた意匠」であったとすることはできないことになるから，本件登録意匠が意匠法３条１項１号の規定に違反することはない。
３結論
そうすると，本件登録意匠がその出願前に「公然知られた意匠」とはいえないとした審決の結論に誤りはない。
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官        中    野    哲    弘
裁判官        東海林
保裁判官        矢    口    俊    哉
（別紙）
登録    意匠    目録
・意匠に係る物品    照明器具用反射板
・意匠に係る物品の説明


平成２８年１１月７日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００５４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年７月１１日
判決
原告         株式会   社丸豊建   硝訴訟代   理人弁理   士        松村    修
日高一   樹
被                    告      Ｙ訴訟代   理人弁理   士        小谷悦   司
小    谷      昌    崇
川    瀬      幹    夫
並    川      鉄    也
上    田      知    恵
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１４－８８０００５号事件について平成２８年１月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，意匠登録無効審判請求に基づいて意匠登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は，創作容易性（意匠法３条２項）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成２２年５月２８日，意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につき，意匠登録出願をし（意願２０１０－１４７４０号），平成２３年８月２６日，意匠登録（意匠登録第１４２３７０５号）を受けた（甲１。以下「本件部分意匠」という。）。
被告は，平成２６年５月２３日，本件部分意匠につき，登録無効審判を請求した（無効２０１４－８８０００５号）。
特許庁は，平成２８年１月２２日，「登録第１４２３７０５号の登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同年２月２日，原告に送達された。
２本件部分意匠の形態
本件部分意匠の形態は，次のとおりである（甲１）。
(1)意匠に係る物品の説明
「本件手摺の意匠は，面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用する合わせガラスは上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，あいだの透明度をグラデーションで変化させることで，下からの視線を遮り，上からの視界を広げることを特徴とする。施工時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」
(2)意匠の説明
「実線で表された部分が，部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーション部分は，ガラス透過率の変化を表すものであり，薄い部分は透過率が高く，濃い部分は透過率が低い事を表している。」
「【透過率を説明する参考図】
【正面図】
【背面図】
【底面図】
【右側面図】                            【Ａ－Ａ’断面図】
【平面図】
【Ｂ－Ｂ’断面図】
【使用状態を示す参考図】
【意匠の特徴を示す参考図】
【Ｃ－Ｃ’参考断面詳細図】
３審判における請求人（被告）の主張
本件部分意匠は，①甲４～１０に記載された意匠に類似するから，意匠法３条１項３号に規定する意匠に該当する。また，②甲２～１１に記載された意匠に基づいて容易に創作をすることができたものであって，意匠法３条２項に規定する意匠に該当する。
４審決の理由の要旨
(1)類似性について
本件部分意匠は，甲４～１０に記載された意匠のいずれとも類似する意匠とは認められず，意匠法３条１項３号には該当しない。
ア本件部分意匠の認定
本件部分意匠は，建物のベランダなどに用いられる手摺である。その形態は，全体を，正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を，上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので，中間部の３本の支柱は背面側に設けられ，本件部分意匠に係る部分は，略横長長方形状のガラス部の４枚の各ガラス面板であり，その部分の形態は，ガラス面板は，正面側と背面側が同形の合わせガラスで，ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させたもので，ガラス面板の縦横比を約９：８とし，ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け，ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
イ甲４～１０に記載された各意匠の認定
(ｱ)甲４及び８に記載された意匠（引用意匠①）九州国立博物館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた仕切り板の手摺に係るものである。前記手摺のガラス部は，上の手摺のレールを円柱形状とし，左右の縦支柱及び下のレールから成る枠で囲んだガラス面板であって，その上方寄り約１／３の位置に水平方向に支柱を備えたもので，同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は，ガラス面板を正面視横長長方形状とし，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させたもので，ガラス面板の正面視の縦横比を約２：３とし，ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け，各ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／３の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(ｲ)甲５に記載された意匠（引用意匠②）
茨木市立生涯学習センターきらめきの吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた間仕切り板の手摺に係るものである。手摺のガラス部は，上の手摺のレールを設けず，下のレールから成る枠を設け，その各ガラス面板の上方寄り約１／９と下方寄り約１／９の位置に左右辺寄りに背面側の支柱と接続する円形状の金具を備えたもので，同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は，ガラス面板を正面視縦長長方形状とし，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させたもので，ガラス面板の正面視した縦横比を約５：４とし，各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け，各ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／３から１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。


(ｳ)甲６及び７に記載された意匠（引用意匠③）玉川高島屋Ｓ．Ｃ．新南館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止用間仕切り板を備えた手摺に係るものである。手摺のガラス部は，上の手摺のレールを設けず，下のレールから成る枠を設け，ガラス部の上方寄り約１／５の位置の背面側に手摺を設け，その各ガラス面板の上方寄り約１／５と下方寄り約１／５の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので，同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は，ガラス面板を正面視やや縦長の長方形状とし，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させたもので，ガラス面板の正面視した縦横比を約５：４とし，各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け，各ガラス面の正面視した縦の高さの約１／３から１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(ｴ)甲９及び１０に記載された意匠（引用意匠④）成蹊大学情報図書館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止を兼ねた間仕切り板を備えた手摺に係るものである。手摺のガラス部は，上の手摺のレールを設けず，下のレールから成る枠を設け，ガラス部の上方寄り約１／３の位置と約２／５の位置の背面側に手摺を設けたもので，その各ガラス面板の上方寄り約１／４の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので，同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は，ガラス面板を正面視縦長長方形状とし，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させたもので，ガラス面板の正面視した縦横比を約４：３とし，各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け，各ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約１／４から１／３の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
ウ本件部分意匠と引用意匠①～④との対比
(ｱ)意匠に係る物品
共通する。
(ｲ)用途及び機能並びに位置，大きさ及び範囲
共通する。
(ｳ)形態
ａ引用意匠①との対比について
【共通点】
複数のガラス面板を連続して設け，ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させた点。
【差異点】
①本件部分意匠は，ガラス面板が正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して，引用意匠①は，ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点。②本件部分意匠は，ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし，ガラス面板の正面視した縦横比を約９：８としているのに対して，引用意匠①は，ガラス面板を正面視横長の長方形状とし，ガラス面板の正面視の縦横比を約２：３としている点。
③本件部分意匠は，ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して，引用意匠①は，各ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／３の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
ｂ引用意匠②との対比について
【共通点】
複数のガラス面板を連続して設け，各ガラス面板を正背面視縦長の長方形状とし，ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け，ガラス面板は上部の透明度を高く，下部の透明度を低く，中間の透明度をグラデーションで変化させた点。
【差異点】
①引用意匠①との対比における【差異点】①と同じ。②本件部分意匠は，ガラス面板の正面視した縦横比を約９：８としているのに対して，引用意匠②は，ガラス面板の正面視した縦横比を約５：４としている点。③本件部分意匠は，ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して，引用意匠②は，ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約１／３から１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
ｃ引用意匠③との対比について
【共通点】
引用意匠②との対比における【共通点】と同じ。
【差異点】
①本件部分意匠は，ガラス面は正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して，引用意匠③は，ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点。②引用意匠②との対比における【差異点】②と同じ。③本件部分意匠は，ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して，引用意匠③は，ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約１／３から約１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
ｄ本件部分意匠と引用意匠④との対比について
【共通点】
引用意匠②との対比における【共通点】と同じ。
【差異点】
①引用意匠①との対比における【差異点】①と同じ。②本件部分意匠は，ガラス面板の正面視した縦横比を約９：８としているのに対して，引用意匠④は，ガラス面板の正面視した縦横比を約４：３としている点。③本件部分意匠は，ガラス面板の正面視した縦の高さの約１／２の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して，引用意匠④は，ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約１／４から１／３の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
エ類否判断
(ｱ)本件部分意匠と引用意匠①～④に係る物品は共通し，本件部分意匠及び引用意匠①～④の用途及び機能並びに位置，大きさ及び範囲も共通する。(ｲ)共通点全体として本件部分意匠及び引用意匠①～④とのそれぞれの形態同士の類否判断に与える影響を考慮しても，両部分のそれぞれの形態同士の類否判断を決定付けるに至るということはできない。