(1)引用例１の公知性（分割要件の充足の有無）ア分割要件の充足の有無を判断するに当たり，原出願の出願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項について，技術常識であるからといって同記載から離れて別の意味として解釈することは許容されない。そして，第３出願当初明細書等には，２６個のピークの回折角２θ及びその相対強度で特定された結晶多形Ａが記載されている。
これに対し，本件発明１の結晶多形Ａは，６個のピークの回折角２θ等に反映された結晶の格子定数を有する結晶構造（ただし，結晶多形Ｅは除かれる）であればよく，構成原子の配列（座標）はどのようなものでもよくなったのであるから，その結晶多形Ａの技術的意味は異なったものとなり，その範囲が拡大したことは明らかである。
イ以上の点を措くとしても，原告は，同じ結晶多形Ａでも，①測定条件や結晶の状態によって，相対強度の弱いピークは測定できないこともあり，②相対強度は相当に変動するため，ピーク間の相対強度の順位が入れ替わることもあるから，粉末Ｘ線回折法によって結晶多形Ａを特定するために，構成要件Ａの６個のピーク及び１個のピークの不存在で十分である旨主張する。
しかし，粉末Ｘ線回折法で測定される結晶の回折図形上の回線角２θの位置及び回折強度は，結晶構造の単位格子における原子の種類及びその配列（原子座標）によって決まるものであるから，結晶構造の同定に必要なものである（甲１５）。ピークの数（回線角２θの位置）について，第十六改正日本薬局方（甲１６）は，データベースに収載されている「単一相試料」の回折パターンにおける１０本以上の強度の大きなピークの回折角と強度を，測定試料のそれらと対比することで，結晶を同定することが十分できると説明するにとどまる。試料が多数の相からなる場合は，Ｘ線粉末回析法による結晶法の同定は困難又は不可能となることがある。また，ピークの相対強度（回折強度）について，選択配向効果，「晶癖」の違い，測定する試料の粉砕の有無によって相対強度が変化することはある。しかし，粉末Ｘ線回折法では，これらの要因による相対強度の変動が結晶形の同定という目的に適合する許容範囲となるように試料を調製して測定することを前提としている。なお，従前の特許査定実務をもって，当業者の技術常識を認定することはできない。
したがって，第３出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によって特定し得るということは技術常識ではない。
ウよって，本件出願は，第３出願の一部を新たに特許出願とするものではないから，その出願日は平成２６年７月３０日になる。
(2)小括
以上によれば，原告の主張は失当であり，本件決定のとおり，引用発明１又は１’に基づき，本件発明１及び１０ないし１３は，新規性がない。５取消事由５（引用発明２又は２’に基づく進歩性の判断の誤り）
〔原告の主張〕
前記４〔原告の主張〕のとおり，本件出願の出願日は，第１出願の優先日である平成１５年２月１２日となり，引用例２は，本件出願の出願日前に頒布された刊行物ではないから，引用発明２又は２’に基づいて，本件発明１，３，５，７及び１０ないし１３の進歩性を否定することはできない。
〔被告の主張〕
前記４〔被告の主張〕のとおり，本件出願の出願日は平成２６年７月３０日になるから，原告の主張は失当であり，本件決定のとおり，引用発明２又は２’及び技術常識に基づき，本件発明１，３，５，７及び１０ないし１３は，進歩性がない。６取消事由６（引用発明３に基づく進歩性の判断の誤り）
〔原告の主張〕
(1)本件発明１の容易想到性
本件決定は，引用発明３（引用例３の実施例３の記載に基づくもの）について，引用例３の実施例３を基に追試実験（甲３８）を行えば，本件発明１の結晶多形Ａを得ることができるから，当業者は，引用発明３から本件発明１を容易に想到し得ると判断した。
しかし，引用例３の実施例３の開示から，上記追試実験（甲３８）を行うのは，当業者にとって容易に想到可能なものではない。すなわち，結晶多形Ａを得るためには，室温減圧乾燥という，最も温和な乾燥条件においてすら，なお水分量が安定せず，乾燥が進行中と考えざるを得ない水分約１０％の状態の化合物について，恒量乾燥せずにその水分量で乾燥を止めた上で，その安定性を検討する必要があるが，引用発明３について，このようなことを行う動機付けは存しない。引用発明３は，単に白色の粉末状の物質（恒量になるまで乾燥させたアモルファス）である。そして，より安定な結晶多形を探索する動機付けを開示する各文献は存するものの，これらは，結晶多形Ａのように水分量が容易に減少してアモルファス化するような不安定な結晶多形を，探索の対象とするものではない。このように，上記追試実験が適用した実験条件（特に乾燥条件）は，結晶多形Ａの性質（水分量は１０％程度だが，容易に乾燥して水分量が４％以下になるとアモルファス化する）を知らずに容易に設定し得たものではない。なお，上記追試実験における，１００ｍｌを３０分かけて滴下するという滴下時間は，非常に遅く，通常選択される条件ではない。
(2)小括
よって，本件発明１，３，５，７及び１０ないし１３は，引用発明３及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
(1)本件発明１の容易想到性
引用発明３（引用例３の実施例３の記載に基づくもの）について，引用例３の実施例３を基に追試実験（甲３８）を行えば，本件発明１の結晶多形Ａを得ることができる。
すなわち，引用発明３の白色結晶を得るために，引用例３に明示されていない実験条件について技術常識等を参酌して必要な試行錯誤によって適宜設定することは通常の追試の手法といえる。そして，引用例３の実施例３は水溶液中で反応が実施されていることからすれば，水和物結晶となり得る条件で実施されているといえ，当業者が乾燥状態を適宜設定して結晶の水分量を調整し，水和物結晶の存在を調査する。そうすると，上記追試実験のように，乾燥条件を適宜設定し，水分量を変化させて，水和物結晶が得られる範囲を探索してみることは，これらの乾燥条件が特殊であるといえない以上，引用発明３の結晶化の検討において，当業者が通常行う試行錯誤の範囲内で得ることができたものである。


これに対し，水から析出させた粉体を乾燥する場合，生成物の重量が恒量に達するまで乾燥して生成物を評価するのが当業者の技術常識であるということはできない。また，引用例３の実施例３には「白色結晶」が得られたことが明記され，実施例１，２にも具体的に結晶化されることが記載されているから，実施例３も結晶を得ることを前提として記載されていると考えるのが自然である。
(2)小括
よって，本件発明１，３，５，７及び１０ないし１３は，引用発明３及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
第４当裁判所の判断
１本件発明１について
本件発明１に係る特許請求の範囲は，前記第２の２(1)【請求項１】のとおりであるところ，本件明細書によれば，本件発明１の特徴は，以下のとおりである。なお，本件明細書には，別紙本件明細書図表目録のとおり，【表１】【図１】が記載されている。
(1)本件発明１は，高コレステロール血症の患者の処置に用いられるピタバスタチンカルシウムの新規な結晶多形に関するものである（【０００１】【０００４】）。(2)薬学的物質は，異なる二つ以上の結晶構造を有し得るところ，異なる多形は物理的特性が異なり，薬学的特性にも影響を与える（【０００６】）。本件発明１は，ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶多形，すなわち構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を見いだしたものである（【請求項１】【０００７】【０００８】）。
(3)本件発明１の一つの具体的形態は，２θで表して，【表１】に記載された角度において，同記載のとおりの相対強度でピークを有する特徴的なＸ線粉末回析図形を示す（【０００９】【００１０】）。
ピタバスタチンｔｅｒｔ－ブチルエステルから製造した生成物である本件発明１は，【図１】で示すＸ線粉末回折図形を特徴とする（【００４７】）。２取消事由１（本件補正が新規事項の追加に当たるとした判断の誤り）について(1)明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないところ（特許法１７条の２第３項），補正が，当業者によって，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものということができる。(2)本件決定は，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加する本件補正は，新たな技術的事項を導入するものであると判断した。構成要件Ｅを追加する本件補正は，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものである。そこで，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものが，本件出願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれるかについて，検討する。(3)本件出願当初明細書等から導かれる技術的事項
ア本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，本件出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載がある。
【請求項１】２θで表して，５．０±０．２°，６．８±０．２°，９．１±０．２°，１３．７±０．２°，２０．８±０．２°，２４．２±０．２°に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が３～１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶
多形Ａ
【０００７】…本発明者らは，ピタバスタチンカルシウムの，本明細書では形態Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦと名付けた新規な結晶質形態…を，驚異的にも見出した。
【０００８】本発明は，ピタバスタチンカルシウム塩（２：１）の結晶多形を対象とし，下記の(1)～(10)に記載の本明細書で形態Ａと名付けた結晶多形Ａ…にある。(1)２θで表して，５．０±０．２°，６．８±０．２°，９．１±０．２°，１３．７±０．２°，２０．８±０．２°，２４．２±０．２°に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が３～１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形Ａ。…(5)２θで表して，５．０±０．２°，６．８±０．２°，９．１±０．２°，１０．０±０．２°，１０．５±０．２°，１１．０±０．２°，１３．３±０．２°，１３．７±０．２°，１４．０±０．２°，１４．７±０．２°，１５．９±０．２°，１６．９±０．２°，１７．１±０．２°，１８．４±０．２°，１９．１±０．２°，２０．８±０．２°，２１．１±０．２°，２１．６±０．２°，２２．９±０．２°，２３．７±０．２°，２４．２±０．２°，２５．２±０．２°，２７．１±０．２°，２９．６±０．２°，３０．２±０．２°，３４．０±０．２°に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が３～１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形Ａ。…


【０００９】上記結晶多形Ａの一つの具体的形態は，例１に示されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形Ａであり，ｄ間隔値（Å）および２θ角度値，について，表１（判決注：別紙【表１】に同じ。）に示したとおりの特徴的なピークを有するＸ線粉末回折図形を有するものである。なお，表１において，ｖｓ＝非常に強い強度，ｓ＝強い強度，ｍ＝中間の強度，ｗ＝弱い強度，ｖｗ＝非常に弱い強度を表す。【００２１】実験的詳細中の少々の変更は，Ｘ線粉末回折図形の特徴的なピークのｄ値および２θに小さな偏差を生じる可能性がある。【００２３】粉末Ｘ線回折は，Ｃｕのｋ（α１）放射線（１．５４０６０Å）を用いて，Ｐｈｉｌｉｐｓ１７１０という粉末Ｘ線回折計で実施し，２θの角度が±０．１～０．２°の実験誤差で記録される。…
【００４７】形態Ａの製造／（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６（Ｅ）－ヘプテン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（ピタバスタチンｔｅｒｔ－ブチルエステル）４．１５ｇを，メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテルおよびメタノールの混合物（１０：３）５２ｍｌに懸濁させた。…約１６時間乾燥した。得られた生成物は結晶形態Ａであって，図１（判決注：別紙【図１】に同じ。）に示したようなＸ線粉末回折図形を特徴とする。得られた形態ＡのＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法による更なる特徴付けは，約１０％の含水量を明らかにした。示差走査熱量測定は，９５℃の融点を明らかにした。…
イ本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａに関する技術的事項(ア)本件出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，本件出願当初明細書等において名付けられたものである（【０００７】）。
(イ)そして，本件出願当初明細書等【０００８】には，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【０００８】(1)は，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形を挙げるほか，【０００８】(5)は，２θで表して，構成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個の角度において，ピークを有する特徴的なＸ線回析図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が３～１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており，後者の結晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。このように，本件出願当初明細書等【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定される結晶多形だけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形も，該当する旨説明するものである。
(ウ)また，本件出願当初明細書等【０００９】は，「結晶多形Ａの一つの具体的形態」として，２θで表して，構成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個無偏差相対強度図形を示す結晶多形を例示しており，この結晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。そうすると，本件出願当初明細書等【０００９】の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つである旨説明するものである。
(エ)さらに，本願出願当初明細書等【００４７】には，【００４７】に記載された製造方法によって，結晶多形Ａが得られること，当該結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形は，構成要件Ｅと同様の２６個無偏差相対強度図形を示したことが記載されている。本件出願当初明細書等【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定される結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。(オ)したがって，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａも，導くことができる。
(4)新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａも，導くことができるから，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものを，本件出願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。したがって，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加する本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5)被告の主張について
被告は，本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によって特定し得るということは技術常識ではないと主張する。しかし，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，２６個のピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形Ａだけではなく，６個のピークの回析角２θ等によって特定される結晶多形Ａも導くことができる。本件補正は，２６個のピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形を，６個のピークの回析角２θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから，被告の上記主張は，前提を欠く。
(6)小括
以上のとおり，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加する本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではない。そして，本件補正のその余の部分について，被告は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。したがって，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たす。よって，取消事由１は理由がある。


３取消事由２（サポート要件の判断の誤り）について(1)特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2)本件明細書の記載
本件明細書には，おおむね，次のとおり記載がある。
【０００７】本件出願当初明細書等【０００７】に同じ。【０００８】本発明は，ピタバスタチンカルシウム塩（２：１）の結晶多形を対象とし，下記の(1)～(13)に記載の結晶多形Ａ…にある。(1)２θで表して，５．０±０．２°，６．８±０．２°，９．１±０．２°，１３．７±０．２°，２０．８±０．２°，２４．２±０．２°に特徴的なピークを有し，２０．２±０．２°に特徴的なピークを有しない，特徴的なＸ線粉末回折図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が９～１５％である（但し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が１０．５～１０．７％（ｗ／ｗ）の水を含むものを除く），ピタバスタチンカルシウムの結晶多形Ａ。
但し，２６個偏差内相対強度図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が３～１５％であるものを除く。(2)２θで表して，５．０±０．２°（ｓ），６．８±０．２°（ｓ），９．１±０．２°（ｓ），１３．７±０．２°（ｓ），２０．８±０．２°（ｖｓ），２４．２±０．２°（ｓ）［ここで，（ｖｓ）は非常に強い強度を意味し，（ｓ）は強い強度を意味する］に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示す，上記(1)に記載の結晶多形Ａ。…
(4)２θで表して，さらに，１０．５±０．２°（ｍ），１１．０±０．２°（ｍ），１８．４±０．２°（ｍ），２１．１±０．２°（ｍ），２１．６±０．２°（ｍ），２２．９±０．２°（ｍ），２３．７±０．２°（ｍ），２７．１±０．２°（ｍ）に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示す，上記(2)に記載の結晶多形Ａ。…
(6)２θで表して，さらに，１０．０±０．２°（ｗ），１４．０±０．２°（ｗ），１４，７±０．２°（ｗ），１６．９±０．２°（ｗ），１９．１±０．２°（ｗ），２５．２±０．２°（ｗ），３０．２±０．２°（ｗ），３４．０±０．２°（ｗ）に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示す，上記(4)に記載の結晶多形Ａ。…
(8)２θで表して，さらに，１３．３±０．２°（ｖｗ），１５．９±０．２°（ｖｗ），１７．１±０．２°（ｖｗ），２９．６±０．２°（ｖｗ）に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示す，上記(6)に記載の結晶多形Ａ。…【０００９】，【００２１】，【００２３】及び【００４７】は，本件出願当初明細書等【０００９】，【００２１】，【００２３】及び【００４７】と同じである。
(3)本件明細書に記載された発明
本件明細書にいう結晶多形Ａは，本件明細書において名付けられたものである（【０００７】）。そして，本件明細書【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定される結晶多形（【０００８】(1)(2)(4)(6)(8)）だけではなく，構成要件ＡないしＥで特定される結晶多形（【０００８】(1)）も，該当する旨説明するものである。また，本件明細書【０００９】の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つである旨説明するものである。さらに，本件明細書【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定される結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。
したがって，本件明細書には，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａだけではなく，構成要件ＡないしＥで特定される結晶多形Ａも記載されている。よって，本件発明１は，本件明細書に記載された発明である。
(4)課題の解決
ア本件発明１の課題
前記１のとおり，本件明細書には，ピタバスタチンカルシウムは高コレステロール血症の患者の処置に用いられ，その異なる多形は，薬学的特性に影響を与えるところ，本件発明１は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの新規な結晶多形を見出したものであると説明されている。したがって，本件発明１の課題は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するものということができる。
イ課題解決手段
本件明細書【００４７】には，【００４７】に記載された製造方法によって，２６個無偏差相対強度図形を示し，ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が約１０％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造した旨記載されている。そして，本件明細書【００２１】【００２３】には偏差に関する記載がある。


そうすると，当業者は，本件明細書の記載から，２６個偏差内相対強度図形を示し（構成要件Ａに相当），ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量が約１０％（構成要件Ｂに近似）であるピタバスタチンカルシウム（構成要件Ｃに相当）の結晶多形（構成要件Ｄに相当）を製造できると認識することができる。そして，【００４７】に記載された製造方法の乾燥条件を変更することで，含水量が約１０％の上記結晶多形ではなく，１０．５％（ｗ／ｗ）を下回る結晶多形や，１０．７％（ｗ／ｗ）を上回る結晶多形を製造できることを，当業者は，技術常識に照らして認識することができる。
また，粉末Ｘ線回折法において，各ピークの相対強度の変動幅が比較的大きく，このため，相対強度が比較的小さいピークについては明確には測定できない場合もあり得ることは，本件出願当時の当業者の技術常識である（甲１６，４５）。したがって，当業者は，Ｘ線粉末回析図形について，【００４７】に記載された製造方法によっても，構成要件Ｅの２６個偏差内相対強度図形を示すとは限らないことを，技術常識に照らして認識することができる。
したがって，本件明細書の記載及び技術常識に照らし，当業者は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造できると認識することができる。
ウよって，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識に照らし，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するという本件発明１の課題を解決できると認識できるというべきである。
(5)小括
以上によれば，本件発明１は，本件明細書に記載された発明で，本件明細書の記載及び技術常識に照らし，本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のものであるから，本件発明１の特許請求の範囲の記載は，サポート要件に適合するものである。そして，本件発明２ないし７，９ないし１３の特許請求の範囲のうち，本件発明１の特許請求の範囲で特定される部分を除く発明特定事項の記載について，被告は，サポート要件に適合することを争わない。したがって，本件各発明の特許請求の範囲の記載は，サポート要件に適合する。
よって，取消事由２は理由がある。
４取消事由３（実施可能要件の判断の誤り）について(1)物の発明について実施可能要件を充足するためには，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が，明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その物を製造し，使用することができる程度の記載があることを要する。
(2)実施可能要件の適合
前記３(4)イのとおり，本件明細書の記載及び技術常識に照らし，当業者は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造できると認識できる。したがって，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識とに基づいて，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を，過度の試行錯誤を要することなく，製造することができる。
また，本件明細書【０００４】には，ピタバスタチンカルシウムは「安全であり，高コレステロール血症の患者の処置に充分に許容される」と記載されており，本件発明１は，その新規な結晶形態であるから，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識とに基づいて，本件発明１を，過度の試行錯誤を要することなく，使用することができる。
(3)小括
以上によれば，本件発明１に係る本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているものであるから，実施可能要件を満たす。そして，本件発明２ないし７，９ないし１３の特許請求の範囲のうち，本件発明１の特許請求の範囲で特定される部分を除く発明特定事項に係る本件明細書の発明の詳細な説明の記載について，被告は，実施可能要件に適合することを争わない。したがって，本件各発明に係る本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合する。
よって，取消事由３は理由がある。
５取消事由５（引用発明２又は２’に基づく進歩性の判断の誤り）について(1)引用例２の公知性（分割要件の充足の有無）についてア分割出願が適法であるための実体的要件としては，①もとの出願の明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に二以上の発明が包含されていたこと，②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載された発明の一部であること，③新たな出願に係る発明は，もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。なお，本件出願が第１出願の出願時にしたものとみなされるためには，本件出願，第３出願及び第２出願が，それぞれ，もとの出願との関係で，上記分割の要件①ないし③を満たさなければならない。イ本件決定は，第３出願当初明細書等には，Ｘ線粉末回析において２６個偏差内相対強度図形を示す結晶多形Ａしか記載されていなかったから，６個のピーク及び１個のピークの不存在で結晶多形Ａを特定する本件発明１は，第３出願当初明細書等に記載された事項の範囲を拡大するものであると判断した。そこで，本件発明１は，第３出願当初明細書等に記載された事項の範囲内にあり，上記分割の要件③を満たすかについて検討する。
ウ第３出願当初明細書等に記載された事項
(ア)第３出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，第３出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載がある。
【０００９】…本発明者らは，ピタバスタチンカルシウムの，本明細書では形態Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦと名付けた新規な結晶質形態…を，驚異的にも見出した。／本発明は，ピタバスタチンカルシウム塩（２：１）のアモルファス形態を対象とし，下記と特徴とする要旨を有するものである。


【００１０】(1)２θで表して，５．０（ｓ），６．８（ｓ），９．１（ｓ），１０．０（ｗ），１０．５（ｍ），１１．０（ｍ），１３．３（ｖｗ），１３．７（ｓ），１４．０（ｗ），１４．７（ｗ），１５．９（ｖｗ），１６．９（ｗ），１７．１（ｖｗ），１８．４（ｍ），１９．１（ｗ），２０．８（ｖｓ），２１．１（ｍ），２１．６（ｍ），２２．９（ｍ），２３．７（ｍ），２４．２（ｓ），２５．２（ｗ），２７．１（ｍ），２９．６（ｖｗ），３０．２（ｗ），３４．０（ｗ）［ここで，（ｖｓ）は，非常に強い強度を意味し，（ｓ）は，強い強度を意味し，（ｍ）は，中間の強度を意味し，（ｗ）は，弱い強度を意味し，（ｖｗ）は，非常に弱い強度を意味する］に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示す，ピタバスタチンカルシウムの結晶多形Ａ。
(2)実質的に図１（判決注：別紙【図１】に同じ。）に示したとおりのＸ線粉末回折図形を有する，ピタバスタチンカルシウムの結晶多形Ａ。…【００１３】粉末Ｘ線回折は，Ｃｕのｋ（α１）放射線（１．５４０６０Å）を用いて，Ｐｈｉｌｉｐｓ１７１０という粉末Ｘ線回折計で実施し；２θの角度が±０．１～０．２°の実験誤差で記録される。…
【００１４】なお，本発明のピタバスタチンカルシウムのアモルファス形態ではない，かかる化合物の結晶形態としては，以下のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦと名付けた結晶形態がある。／形態Ａ：ピタバスタチンカルシウムの，本明細書で形態Ａと名付けた結晶多形であって，ｄ値（Å）および２θで表して，表１（判決注：別紙【表１】に同じ。）に示したとおりの特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示す（ｖｓ＝非常に強い強度，ｓ＝強い強度，ｍ＝中間の強度，ｗ＝弱い強度，ｖｗ＝非常に弱い強度）。
【００２５】…実験的詳細中の少々の変更は，Ｘ線粉末回折図形の特徴的なピークのｄ値および２θに小さな偏差を生じる可能性がある。【００２６】次に，ピタバスタチンナトリウムの形態Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦとともに，本発明のアモルファス形態の製造方法について説明する。【００２７】形態Ａは，一般的には，ピタバスタチンナトリウムから，水性反応媒体中でＣａＣｌ２と反応させて製造することができる。これに代えて，本発明の形態Ａは，好都合にはやはり水性反応媒体中で，遊離酸（（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６（Ｅ）－ヘプテン酸）または対応するラクトンとＣａ（ＯＨ）２から，ｉｎ－ｓｉｔｕで得てもよい。
【００４９】［例１］（参考例）／形態Ａの製造／（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６（Ｅ）－ヘプテン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（ピタバスタチンｔｅｒｔ－ブチルエステル）４．１５ｇを，メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテルおよびメタノールの混合物（１０：３）５２ｍｌに懸濁させた。…得られた生成物は結晶形態Ａであって，図１（判決注：別紙【図１】に同じ。）に示したようなＸ線粉末回折図形を特徴とする。得られた形態ＡのＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法による更なる特徴付けは，約１０％の含水量を明らかにした。示差走査熱量測定は，９５℃の融点を明らかにした。
(イ)第３出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａに関する事項ａ第３出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，第３出願当初明細書等において名付けられたものである（【０００９】【００１４】）。ｂそして，第３出願当初明細書等【００１０】は，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【００１０】(1)は，２６個無偏差相対強度図形を示す，ピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げ，また，【００１０】(2)は，「実質的」に別紙【図１】に示したとおりのＸ線粉末回析図形を有する，ピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げるにとどまる。
ここで，【００１０】(2)に挙げられた結晶多形は，「実質的」に別紙【図１】で示したとおりのＸ線粉末回析図形を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形であるところ，「実質的」とは，対象をより抽象化する場合に用いられる表現であること，第３出願当初明細書等【００１３】【００２５】には偏差に関する記載があることからすれば，【００１０】(2)に挙げられた結晶多形は，別紙【図１】で示したとおりのＸ線粉末回析図形を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形及び別紙【図１】に若干の偏差を有するＸ線粉末回析図形を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形を意味するというべきである。
そうすると，第３出願当初明細書等【００１０】の記載は，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，２６個無偏差相対強度図形，別紙【図１】で示したとおりのＸ線粉末回析図形又は別紙【図１】に若干の偏差を有するＸ線粉末回析図形を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形を説明するにとどまるということができる。
ｃまた，第３出願当初明細書等【００１４】の記載は，結晶多形Ａの具体的な形態として，２６個無偏差相対強度図形を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形を特定して説明するものである。


ｄさらに，第３出願当初明細書等には，本件出願当初明細書【０００９】や本件明細書【０００９】のように，２６個無偏差相対強度図形等を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形が，第３出願当初明細書等において規定される結晶多形Ａの具体的な態様の一つであることを窺わせる記載はない。ｅしたがって，第３出願当初明細書等には，結晶多形Ａとして，２６個無偏差相対強度図形，別紙【図１】又はそれに若干の偏差を有するＸ線粉末回析図形を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形しか記載されていないというべきである。
エ前記分割の要件③の充足の有無
本件発明１は，２θで表して，５．０±０．２°，６．８±０．２°，９．１±０．２°，１３．７±０．２°，２０．８±０．２°，２４．２±０．２°に特徴的なピークを有し，２０．２±０．２°に特徴的なピークを有しない，特徴的なＸ線粉末回折図形を示すこと等により特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形であるところ，第３出願当初明細書等には，結晶多形Ａとして，このような結晶多形は記載されておらず，結晶多形Ａと名付けられた結晶多形以外の結晶多形としても，このような結晶多形が記載されているということはできない。したがって，本件発明１は，第３出願当初明細書等に記載された事項の範囲内にあるということはできず，前記分割の要件③は満たさない。
オ原告の主張について
原告は，当業者であれば，第３出願当初明細書等に，６個のピークを有し，１個のピークを有しないという構成要件Ａにより特定される結晶多形Ａが記載されていると理解できる旨主張する。
しかし，第３出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，第３出願当初明細書等において名付けられたものであって，第３出願当初明細書等に結晶多形Ａとして説明される結晶多形は，２６個無偏差相対強度図形等を示すピタバスタチンカルシウムの結晶多形である。２６個無偏差相対強度図形のうち，比較的相対強度の強い６個においてピークを確認できる結晶多形が，第３出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａであると同定できたとしても，第３出願当初明細書等において開示された結晶多形Ａは，２６個無偏差相対強度図形のうち，比較的相対強度の強い６個においてピークを確認できる結晶多形ではない。原告の主張は，第３出願当初明細書等の記載に基づくものではなく，採用できない。
カ小括
以上によれば，本件発明１は，第３出願当初明細書等に記載された事項の範囲内であるということはできず，前記分割の要件③を満たさない。したがって，本件発明１に係る本件出願は，第３出願の一部を新たに特許出願とするものではないから，その出願日は平成２６年７月３０日となる。
したがって，引用例２は，本件出願の出願日前に頒布された刊行物である。原告は，引用発明２及び２’に基づく進歩性欠如について具体的に取消事由を主張しないが，念のため，以下において検討する。
(2)引用発明２について
引用例２には，おおむね，次のとおり，記載がある。
【０００１】本発明はエナンチオマーとして純粋なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の製造法，製造工程，および新規中間体に関する。
【０００４】好適なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤はすでに市場に出された薬剤であり，最も好ましいのはフルバスタチン，アトルバスタチン，ピタバスタチン，とりわけそのカルシウム塩，またはシンバスタチンまたはその医薬上許容される塩である。
【０１３５】…（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸およびそのカルシウム塩は，それぞれ，以下のようにして製造し得る：…（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸を白色固体として得る。
【０１３６】カルシウム塩形成のために，該酸（２．５５ｇ，６．０５ミリモル）を水（４０．５ｍＬ）に懸濁し，水酸化ナトリウム（０．２６０ｇ，６．５ミリモル）を加えて，相当するナトリウム塩の澄明な溶液を得る。水（２ｍＬ）中塩化カルシウム（０．３９９ｇ，３．４９ミリモル）の溶液をナトリウム塩の溶液に滴下する。塩化カルシウムの添加後，直ちに懸濁液が形成される。懸濁液は２０～２５℃で４時間，１５～１７℃で２時間，攪拌する。生成物を濾過単離し，濾過ケーキを冷水で洗い，２０～２５℃で減圧下乾燥して（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸カルシウム塩を，１０．６％（ｗ／ｗ）の水を含む白色結晶性粉末として得る。…
(3)引用発明２の認定及び本件発明１と引用発明２との対比引用例２に，前記第２の３(2)イ(ア)のとおり引用発明２が記載されていることは当事者間に争いがない。また，本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明１と引用発明２との一致点及び相違点は，前記第２の３(2)イ(ウ)，(エ)のとおりであると認められる。相違点２ａは，本件発明１の構成要件Ａ，Ｄ及びＥに係る相違点であり，相違点２ｂは，本件発明１の構成要件Ｂに係る相違点である。
(4)相違点２ａの容易想到性
ア引用発明２は，引用例２【０１３６】に記載された白色結晶性粉末であるところ，当該段落には，当該白色結晶性粉末の製造方法が記載されているから，当業者であれば，引用例２【０１３６】に記載された白色結晶性粉末の製造方法に基づく追試を行うことは容易に想到し得るものである。そして，同記載の条件を基に夏苅英昭博士が行った実験（以下「本件実験」という。）により得られた白色粉末は，本件発明１の構成要件Ａ，Ｄ及びＥに含まれるものであったと認められる（甲３６，３７）。


イ引用例２【０１３６】記載の条件と本件実験の条件の相違(ア)引用例２【０１３６】記載の条件と本件実験の条件（ただし，実験工程１回目のもの。甲３６の２・４頁）を比較するに，前者における（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸は，後者におけるピタバスタチンフリー体に相当する。そして，引用例２【０１３６】記載の条件は，①水中塩化カルシウムの溶液（塩化カルシウム水溶液）の滴下時間が不明であり，②減圧下乾燥を，どのように行うのか不明であるのに対し，本件実験の条件は，①塩化カルシウム水溶液の滴下時間を１０分とする点，②減圧下乾燥を，生成物の一部を抜き取って水分量をモニタリングしながら，水分量１０．７％になるまで合計１４０分かけて行う点で相違する。
(イ)滴下条件
芦澤一英編「医薬品の多形現象と晶析の科学」と題する文献（甲３５の４３５頁。平成１４年発行）に，「結晶化においては溶媒の滴下時間…を検討する。」と記載されていることからすれば，滴下時間は，結晶化において当業者が当然に検討する事項であるといえる。したがって，引用例２【０１３６】に記載された製造方法の追試を行う場合，滴下時間を設定することは，当業者が通常行うことであるといえる。
そして，本件実験のように，滴下時間を１０分と設定することは，その余の反応時間と比較して短く，かつ懸濁液を形成するための相当の時間を設定することを考慮すれば，不自然なものとはいえない。
よって，引用例２【０１３６】に記載された製造方法の追試を行うに当たり，本件実験のように滴下時間を１０分と設定することは，当業者が，滴下時間として適宜設定する範囲内のものということができる。
(ウ)乾燥条件
上記文献（甲３５の４３５頁）に，「結晶化の検討に際して，結晶水と付着水，溶媒和と残留溶媒…等基礎的検討を実施する。」と記載されていることからすれば，水分量は，結晶化において当業者が当然に検討する事項であるといえる。したがって，引用例２【０１３６】に記載された製造方法の追試を行う場合，乾燥条件を設定することは，当業者が通常行うことであるといえる。そして，引用例２【０１３６】には，水分量１０．６％の結晶性粉末を得る旨記載されているところ，生成物の一部を抜き取って水分量をモニタリングしながら乾燥させることは普通の乾燥方法であって，本件実験のように，減圧下乾燥を，生成物の一部を抜き取って水分量をモニタリングしながら，水分量１０．７％になるまで合計１４０分かけて行うことは，不自然なものとはいえない。よって，引用例２【０１３６】に記載された製造方法の追試を行うに当たり，本件実験のように減圧下乾燥を，生成物の一部を抜き取って水分量をモニタリングしながら，水分量１０．７％になるまで合計１４０分かけて行うよう設定することは，当業者が，乾燥条件として適宜設定する範囲内のものということができる。(エ)したがって，本件実験の実験条件は，当業者が，引用例２【０１３６】に記載された白色結晶性粉末の製造方法に基づく追試を行う際に，技術常識を参酌することにより適宜設定可能なものであったといえる。
ウ以上のとおり，引用発明２に接した当業者であれば，引用例２【０１３６】に記載された白色結晶性粉末の製造方法に基づく追試を，技術常識を参酌することにより適宜設定可能な範囲で実験条件を加えて行うことは，容易に想到し得るものであり，その結果得られた白色粉末は，本件発明１の構成要件Ａ，Ｄ及びＥに含まれる。
したがって，相違点２ａに係る本件発明１の構成（構成要件Ａ，Ｄ及びＥ）は，引用発明２及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(5)相違点２ｂの容易想到性
厚生労働省が平成１３年５月１日に発出した通知（甲３９）には，「新原薬が吸湿性である場合，水分により分解される場合あるいは原薬が化学量論的な水和物である場合には，水分含量の試験が重要である。その判定基準については，水和や水分の吸収が原薬に及ぼす影響を考慮して，妥当なレベルに設定するとよい。」と記載されていることからすれば，医薬品の水分含量について，水和や水分の吸収が原薬に及ぼす影響を考慮して決定することは，当業者の技術常識であったといえる。そうすると，引用例２【０１３６】に記載された製造方法によって得られた結晶の含水量を１０．６％から多少変化させて，その影響を調べることは，当業者が当然に行うことであるといえる。そして，乾燥条件を適宜設定することにより，含水量を１０．５～１０．７％の範囲を超えて含水量を変化させることは当業者が容易になし得たことといえる。また，「ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法」により測定した場合と，それ以外の方法で測定した場合とで，含水量の値が実質的に異なることは考え難いことから，引用発明２の含水量は，「ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法」により測定した場合であっても同様の値を採るものと解される。以上によれば，引用発明２に接した当業者であれば，引用例２【０１３６】に記載された白色結晶性粉末の製造方法において，乾燥条件を適宜設定することにより，引用発明２の含水量を，構成要件Ｂの範囲内の含水量とすることは容易に想到し得る。
したがって，相違点２ｂに係る本件発明１の構成（構成要件Ｂ）は，引用発明２及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(6)本件発明１の進歩性について
以上によれば，本件発明１は，引用発明２及び技術常識に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(7)本件発明３，５及び７の進歩性について


本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明３と引用発明２との相違点は，相違点２ａ及び２ｂのほか，本件発明３が，さらに，２θで表して８個の角度において特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回析図形を示すのに対し，引用発明２は，Ｘ線粉末回析図形において，そのような回析角（２θ）にピークを有するものであるかが明確でない点（以下「相違点２ｅ」という。）であると認められる。また，本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明５と引用発明２との相違点は，相違点２ａ，２ｂ及び２ｅのほか，本件発明５は，さらに，２θで表して８個の角度において特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回析図形を示すのに対し，引用発明２は，Ｘ線粉末回析図形において，そのような回析角（２θ）にピークを有するものであるかが明確でない点（以下「相違点２ｆ」という。）であると認められる。
さらに，本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明７と引用発明２との相違点は，相違点２ａ，２ｂ，２ｅ及び２ｆのほか，本件発明７は，さらに，２θで表して４個の角度において特徴的なピークを有する特徴的なＸ線粉末回析図形を示す結晶多形であるのに対し，引用発明２は，Ｘ線粉末回析図形において，そのような回析角（２θ）にピークを有するものであるかが明確でない点（以下「相違点２ｇ」という。）であると認められる。
これに対し，本件実験により得られた白色粉末は，相違点２ｅ，２ｆ及び２ｇに係る本件発明３，５及び７の各構成を有するものと認められるところ（甲３６，３７），前記(4)イのとおり，本件実験の実験条件は，当業者が，引用例２【０１３６】に記載された白色結晶性粉末の製造方法に基づく追試を行う際に，技術常識を参酌することにより適宜設定可能なものであったといえる。そうすると，相違点２ｅに係る本件発明３の構成，相違点２ｆに係る本件発明５の構成及び相違点２ｇに係る本件発明７の構成は，いずれも引用発明２及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。以上によれば，本件発明３，５及び７は，いずれも引用発明２及び技術常識に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(8)本件発明１０及び１１の進歩性について
本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明１０と引用発明２との相違点は，前記第２の３(2)イ(カ)のとおりであると認められる。そして，特定の結晶多形の純度を高めることは，本件出願の出願日前から当業者に周知の課題であり，また，再結晶化等の手法によって特定の結晶多形の純度を高めることも当業者によく知られた手段であったといえるから，相違点２ｃに係る本件発明１０の構成は，引用発明２及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。さらに，本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明１１と引用発明２との相違点は，相違点２ａ及び２ｂのほか，本件発明１１は，ピタバスタチンカルシウムの総量を基準にして，９５～１００重量％の本件発明１～９のいずれかの結晶多形Ａを含むピタバスタチンカルシウムであるのに対して，引用発明２は，含まれる結晶の割合が特定されていない点（以下「相違点２ｈ」という。）であると認められる。もっとも，相違点２ｃと同様に，相違点２ｈに係る本件発明１１の構成は，引用発明２及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。以上によれば，本件発明１０及び１１は，いずれも引用発明２及び技術常識に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(9)本件発明１２及び１３の進歩性について
引用例２に，前記第２の３(2)イ(イ)のとおり引用発明２’が記載されていることは当事者間に争いがない。また，本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明１２と引用発明２’との相違点は，前記第２の３(2)イ(キ)のとおりであると認められる。そして，医薬品として使用する場合に，「薬学的に許容され得る担体を含」ませることは技術常識であるといえるから，相違点２ｄに係る本件発明１２の構成は，引用発明２’及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。
また，本件明細書及び引用例２の記載によれば，本件発明１３と引用発明２’との相違点は，相違点２ａ及び２ｂのほか，本件発明１３が「薬学的に許容される得る担体を用いた」ものであるのに対して，引用発明２’はその点が明確でない点（以下「相違点２ｉ」という。）であると認められる。もっとも，相違点２ｄと同様に，相違点２ｉに係る本件発明１３の構成は，引用発明２’及び技術常識に基づき当業者が容易に想到し得たものというべきである。
以上によれば，本件発明１２及び１３は，いずれも引用発明２’及び技術常識に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(10)まとめ
以上のとおり，本件発明１，３，５，７及び１０ないし１３は，いずれも引用発明２又は２’及び技術常識に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
よって，取消事由５は理由がない。
６結論
以上検討したとおり，取消事由１ないし３はいずれも理由があり，取消事由５は理由がないから，取消事由４及び６を検討するまでもなく，本件決定のうち，請求項１，３，５，７及び１０ないし１３に係る本件特許を取り消した部分に誤りはなく，請求項２，４，６及び９に係る本件特許を取り消した部分は誤りである。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          髙      部    眞規    子裁判官          山      門              優裁判官      片    瀬              亮
別紙
本件明細書図表目録
【表１】
【図１】


平成２９年９月２７日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０００９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月２４日
判決
原告   Ｘ
被告   特許庁   長官
指定代理人    久保克彦
長馬   望
板谷玲子
谿   花   正由輝
小野田   達   志
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１６－７６０３号事件について平成２８年１２月１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，発明の名称を「ズボン」とする発明につき，平成２７年５月１６日に特許出願（特願２０１５－１１２６５４号。以下「本願」という。）をし，平成２８年１月２９日付けで手続補正（以下「本件補正」という。）を行ったが，同年４月７日付けで拒絶査定を受けた。
原告は，平成２８年５月６日，拒絶査定不服審判請求（不服２０１６－７６０３号）をしたが，特許庁は，同年１２月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２１日に原告に送達された。原告は，平成２９年１月１３日，審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，次のとおりである（甲２。以下，同請求項記載の発明を「本願発明」といい，本願発明に係る明細書〔甲１〕を「本願明細書」という。）。
「第一のポケットの内部に第二のポケットを備えているズボン。前記第一のポケットは，前身頃に設けられている。
前記第一のポケットは，外観で視認することができる。前記第二のポケットは，前記第一のポケットの口からはみ出しておらず，それが故に，外観で視認することができない。
前記第二のポケットは，前記第一のポケットの内部のうち，足に近い側の面に設けられている。
前記第二のポケットは，前記第二のポケットの口を閉じるための閉口手段を有している。
前記閉口手段は，ファスナー，ボタン又はホックである。前記第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」
３審決の理由の要旨
(1)審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願発明は，刊行物１（実願昭６０－１８００７５号〔実開昭６２－８８７１８号〕のマイクロフィルム・甲３）に記載されている発明（刊行物１発明）に，刊行物２（実願昭５９－５４４３９号〔実開昭６０－１６５４２３号〕のマイクロフィルム・甲４）に記載されている事項（刊行物２記載事項）又は刊行物３（登録実用新案第３０４４７７６号公報・甲５）に記載されている事項（刊行物３記載事項），及び周知技術を適用し，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とするものである。
(2)審決が認定した引用発明（刊行物１発明），本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
「外ポケット２の内側にポケットバッグ３を備えているズボン。前記外ポケット２は，前身頃に設けられている。
前記外ポケット２は，外観で視認することができる。
前記ポケットバッグ３は，前記外ポケット２の口からはみ出しておらず，それが故に，外観で視認することができない。
前記ポケットバッグ３は，前記外ポケット２の内側に設けられている。前記ポケットバッグ３は，前記ポケットバッグ３の開口部４を開閉自在な係止器具５を有している。
前記係止器具５は，ファスナー・ベルクロ等である。」
イ本願発明と引用発明との一致点
「第一のポケットの内部に第二のポケットを備えているズボン。前記第一のポケットは，前身頃に設けられている。
前記第一のポケットは，外観で視認することができる。前記第二のポケットは，前記第一のポケットの口からはみ出しておらず，それが故に，外観で視認することができない。
前記第二のポケットは，前記第一のポケットの内部に設けられている。前記第二のポケットは，前記第二のポケットの口を閉じるための閉口手段を有している。
前記閉口手段は，面ファスナーである。」
ウ本願発明と引用発明との相違点
(ｱ)相違点１
第二のポケットの位置について，本願発明は第一のポケットの内部の「足に近い側の面」と特定されているが，刊行物１発明はかかる特定がない点。
(ｲ)相違点２
第二のポケットの閉口手段について，本願発明は「ファスナー，ボタン又はホックである。第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」が，刊行物１発明は「ファスナー・ベルクロ等」であり，フラップを備えていない点。
第３原告が主張する取消事由
１本願発明の認定の誤り
(1)審決は，本願発明における「足に近い側の面」を「身体側の面」と捉えているが，失当である。
すなわち，本願発明における「足に近い側の面」とは，本願発明に係るズボンを着用したときに足に近い側になる面という意味である。これに対し，「身体側の面」との語句を使用すると，足も腕も身体の一部（「身体」は，足のみならず，腕，胴体，頭なども包含する語句であり，より多くの意味を包含する包括的表現である。）であり，肩から下がった両腕がズボンの前身頃に接触することはよくあることであるから，第一のポケットの内部において対面している二つの面がそれぞれ「足に近い側の面」と「腕に近い側の面」になり，解釈上，いずれの面も「身体側の面」に該当して，かえって不明確となる。
したがって，本願発明における「足に近い側の面」を「身体側の面」と拡張解釈するのは失当である。
(2)審決は，後記２のとおり，本願発明における「フラップ」と「閉口手段」とを混同している。
２相違点の認定の誤り
審決の相違点の認定は失当である。
正しくは，「刊行物１に記載された発明ではフラップが存在しないのに対し，本願発明はフラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている点。」と認定すべきである（以下「原告主張の相違点」という。）。その理由は，以下のとおりである。
まず，審決が認定した相違点１は，相違点ではない。刊行物１の第２図によれば，外ポケット２の内部に設けられたポケットバッグ３は，足に近い側の面に設けられていると認定するのが自然だからである。


また，審決が認定した相違点２は，閉口手段を中心に捉えているように見受けられるが，刊行物１には，閉口手段として「ファスナー・ベルクロ」が開示されており，これは本願発明における「ファスナー」の点で一致している。したがって，両発明の相違点について言及する際は，閉口手段の態様ではなく，フラップの有無を中心に捉えるべきである。これによれば，相違点の正しい認定は，上記のとおりとなる。
なお，審決は，本願発明における「閉口手段」の位置付けについて誤解していると考えられるので，その誤解を正すために，「フラップ」と「閉口手段」との区別について説明する。
フラップは，閉口手段の主構成（閉口手段が備えている構成）ではなく，ズボンが備えている構成である。また，フラップは，第二のポケットの構成物ではなく，「第二のポケットの口を覆う」（請求項１）べく，ズボンに備わっているものである。本願発明における閉口手段は，飽くまで「ファスナー，ボタン，又はホック」であり，フラップは，閉口手段を機能させるために，閉口手段の一部を設ける場を提供するものとして存在する。閉口手段の一部とは，具体的には，会合するファスナーの両部材のうちの一方の部材，ボタン本体とボタン穴のいずれか一方，雄型ホックと雌型ホックのいずれか一方などが挙げられる。
フラップは，「第二のポケットの口を覆う」（請求項１）ことができるものなので，閉口手段の修飾語である「第二のポケットの口を閉じる」ことと同義であるように認識できるかも知れないが，両表現は意味合いが異なる。第二のポケットの口は，フラップによって覆われ，閉口手段によって閉じられるのである。この文脈に従えば，原告主張の相違点においては，「本願発明はフラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている」という二つの点を挙げていることに十分留意すべきである。
仮にフラップを備えていることのみが相違点であるならば，刊行物１の図面に記された態様にフラップを追加すれば本願発明が導かれることになるが，実際はそれのみが相違点なのではない。本願発明に至るためには，フラップを備える必要があるのみならず，閉口手段（刊行物１の第２図で線ファスナーのように見える部分）の一部がフラップに設けられていなければならない。
３対比の誤り
(1)審決は，「刊行物２の『かくし袋（１）』は本願発明の『第二のポケット』に相当し」と述べているが，これは失当である。なぜなら，両者のポケットは，設けられる位置が前身頃か後身頃かで相違しているからである。すなわち，本願発明における第二のポケットは，第一のポケットの内部に設けられているものであり，第一のポケットはズボンの前身頃に設けられているものであるから，第二のポケットはズボンの前身頃に設けられているといえる。これに対し，刊行物２における「かくし袋（１）」は，尻ポケットに関するものであり，尻ポケットは後身頃に設けられるものであるから，尻ポケット内に設けられている刊行物２の「かくし袋（１）」も後身頃に設けられているといえる。
したがって，刊行物２の「かくし袋（１）」は，前身頃に設けられている本願発明の「第二のポケット」に関連するものではない。(2)審決は，「刊行物３の『ポケット１６』は本願発明の『第二のポケット』に相当し，同様に，『細幅フラップ１８』は『フラップ』に，…相当する」と述べているが，これは失当である。
すなわち，刊行物３の作業用ズボンは，ズボンの脇部の左右に脇ポケット１０，１１が設けられており（段落【０００７】），この脇ポケット１０，１１の表面（外側面）に，携帯電話用のポケット１６が外観で視認できる態様で設けられている（図１，図４，段落【０００８】）。そして，ポケット１６の口を覆う細幅フラップ１８が存在する（段落【０００８】，【００１７】）。細幅フラップ１８は，外観で視認することができる（図４）。これに対し，本願発明の第二のポケットは，外観で視認することができないものである。そして，第二のポケットが第一のポケットの口からはみ出していないことから，第二のポケットの口を覆うフラップについても外観で視認することができない。
以上の構成を対比すると，第二のポケット及びフラップのいずれについても，外観で視認することができるか否かの点において相違している。したがって，刊行物３の外観で視認できる「ポケット１６」は，本願発明において外観で視認できない「第二のポケット」に関連するものではないし，刊行物３の外観で視認できる「細幅フラップ１８」は，本願発明において外観で視認できない「フラップ」に関連するものではない。
４容易想到性の判断の誤り
(1)第一の論点（周知例の誤り，動機付けの不存在）審決は，「刊行物２のものは，『尻ポケット』であるが，ズボンの前身頃に，フラップ付き二重ポケットを有するものは，刊行物３（図１，図４），刊行物４（第２図），刊行物５（第４図），刊行物６（第４図，第５図）に示すごとく周知であるから，盗難等の事故防止，落下，紛失の防止のため，刊行物２の尻ポケットの閉口手段を，刊行物１発明に適用することに困難性は認められない。」と述べているが，失当である。
その理由は，以下のとおりである（なお，ここでも，審決は「フラップ」と「閉口手段」を混同しているように見受けられるが，前記のとおり，刊行物１には閉口手段として「ファスナー・ベルクロ」が開示されているのであるから，審決がいう「刊行物２の尻ポケットの閉口手段を，刊行物１発明に適用すること」について判断する意味はない。刊行物１に記載された発明に対して適用することに困難性があるかどうかを判断すべきなのは，飽くまで「閉口手段」ではなく「フラップ」の方である。）。
ア刊行物３について
刊行物３の作業用ズボンにおいては，ポケット１６が脇ポケット１０の外側面に設けられているのであって，これは第二のポケットが第一のポケットの内部に設けられている本願発明とは構成が異なるものである。刊行物３の作業用ズボンにおいて，ポケット１６が脇ポケット１０の外側に設けられているのには理由がある。当該作業用ズボンを着用した人が椅子に座ったときに，物の出し入れを容易とするためである（段落【０００７】，【００１７】，【００１８】等）。なぜ物の出し入れが容易になるかといえば，刊行物３で述べられているとおり，ポケット１６の上縁がズボンの後側から前側に向かって下方に傾斜しているからである。そして，そもそもの要因として，ポケット１６が脇ポケット１０の外側面に設けられているためにポケット１６のフラップ（細幅フラップ１８）の開閉操作がしやすいことが挙げられる。


仮に，刊行物３の作業用ズボンにおいてポケット１６を脇ポケット１０の内部に設けたならば，ポケット１６のフラップの開閉操作が困難となる。すなわち，フラップの開閉に際しては，フラップを指でつまんで空間的に浮き上がらせる必要があるが，脇ポケット１０の内部は空間的な制約があるので，フラップを浮き上がらせる操作は容易でないことが強く予想される。更には，フラップに設けられている面ファスナ１９を剥がすための力も脇ポケット１０内の狭い空間で発揮しなければならない。脇ポケット１０の制約された内部空間において，手探りでこれらのことを成し得ることは，相当に煩わしいものとなろう。したがって，ポケット１６を脇ポケット１０の内部に設けた場合は，これらの観点からいえば物の出し入れが困難で煩わしいものとなり，刊行物３の作業用ズボンの利点を減殺するものとなる。
以上のことから，刊行物３の記載をもって刊行物２の尻ポケットの閉口手段（正しくは「フラップ」である。以下同じ。）を刊行物１に記載された発明に適用することに困難性は認められないという審決の判断は失当である。
イ刊行物４（実願昭５５－１５８３０号〔実開昭５６－１１９４２２号〕のマイクロフィルム・甲６）について
刊行物４は，旅行用ズボンのポケットに関するものであり，「ズボンの前面内部と尻部表面とにおける」ポケットの構造を開示するものである（実用新案登録請求の範囲）。より具体的には，開口ポケット２の内部に閉口ポケット袋４を備えるというものである。
ここで，審決が指摘している第２図は，第１図のズボンを裏返した内側の正面図である（甲６・４頁１６行）。第２図は，左足側と右足側との間の合わせ目の構造から判断すると，前身頃が描かれているといえる。そうすると，第２図はズボンを裏返した正面図なのであるから，描かれている面は着用したときに肌に接触する面であり，したがって，ポケットは，左足の肌に接触するように設けられているということである。ここで留意すべきなのは，第２図に描かれている開口ポケットは，左足の肌に触れるポケットであるため，着用時には外観で視認することができないことである。この特徴は，本願発明のズボンにも，刊行物１のズボンにも，刊行物２のズボンにも見られない特徴である。このポケットを使用する際は，ズボンの上端からズボンと体との間に手を差し込むことになろう。
刊行物４の旅行用ズボンは，貴重品の落下防止や盗難防止を目的として考案されたものであって（甲６・１頁１２行～２頁８行，４頁８～１４行），それが故に，こうした厳重な管理をしているものと考えられる。この開口ポケット２の位置を外観で視認することができる位置に変更することは，盗難の危険度を増すことになるので避けるべきことである。こうした盗難防止の管理の程度を緩くすることは考えられない。
ところで，本願発明の規定に存在する「外観」の語句を，着用時に肌（足）に触れる面を含むと解するのは失当である。ズボンにおける外観とは，着用時又は展示時において表に現れている部分をいう。これらの状態においてあえて内側をのぞく行為をしなければ見ることができない内面の部分は外観とは呼ばない。ズボンでは，日光に照らされたり雨に打たれたりする面が外観であり，着用時に肌（足）に触れる面は外観ではない。したがって，刊行物４の開口ポケット２は外観で視認できるものとはいえない。以上のことから，刊行物４の記載をもって刊行物２の尻ポケットの閉口手段を刊行物１に記載された発明に適用することに困難性は認められないという審決の判断は失当である。
ウ刊行物５（実願昭５３－１８３０４２号〔実開昭５５－９９２１７号〕のマイクロフィルム・甲７）について
刊行物５に開示されているズボンはフラップ（折り返し部６）を備えているといえるが，内側ポケット３が閉口手段を有しているとはいえない。フラップに相当する「布片５」が刊行物５に開示されているというだけで，これを刊行物１に記載された発明に適用する動機付けが生じるとはいえない。あるいは，審決は，前記のとおり，「閉口手段」と「フラップ」との区別が曖昧な状態で判断していると考えられる。
閉口手段が存在しない刊行物５の開示を参酌した当業者であれば，第３図において収納物の落下が防止されていることに満足し，これに重ねて閉口手段を設ける必要性を感じない。反対に，仮にフラップが存在せず内側ポケットが閉口手段を有していたとしたら，当業者は，閉口手段によって収納物の落下が防止されることに満足し，やはり，これに重ねてフラップを設ける必要性を感じない。
以上のことから，刊行物５の記載をもって刊行物２の尻ポケットの閉口手段を刊行物１に記載された発明に適用することに困難性は認められないという審決の判断は失当である。
エ刊行物６（実願昭５７－１９１４０８号〔実開昭５９－９５１１４号〕のマイクロフィルム・甲８）について
刊行物６には，フラップに関する記載が存在しない。審決は刊行物６に関し「第４図，第５図」を摘示しているが，これらの図面にもフラップと認定し得る部材は描かれていない。そして，外観で視認できる脇ポケット７の内部には，外観で視認できる大型内ポケット１１（開口部１３から物を出し入れする。）と外観で視認できる小型内ポケット１７（開口部１９から物を出し入れする。）が存在する。これらが外観で視認できるとする理由は，第４図においてその開口部（１３，１９）を視認できるからである。本願発明における第二のポケットのような外観で視認できないポケットとしては，裏ポケット２１（開口部２３から物を出し入れする。）が存在するが，これは足に接触する裏側の面に設けられたものであり，かつ，他のポケットの内部に設けられたものではない。つまり，刊行物６は，外観で視認できるポケットの内側に外観で視認できるポケット（１１，１７）が設けられているとはいえるが，外観で視認できないポケットが設けられているとはいえない。
したがって，刊行物６に開示されているポケットは，刊行物１及び２におけるポケットとは何ら関連性のないポケットであるといえる。以上のことから，刊行物６の記載をもって刊行物２の尻ポケットの閉口手段を刊行物１に記載された発明に適用することに困難性は認められないという審決の判断は失当である。
オ刊行物１について
そもそも，刊行物１に開示されているポケットバッグ３においては，これにフラップを設けるという発想は生じない。ましてや，閉口手段の一部をフラップに設けるという発想は生じない。なぜなら，ポケットバッグ３は，ファスナーという閉口手段を有しており，これによって十分に口が閉じられているからである。既に閉じられたポケットバッグ３に対してフラップを設けることに意義を見出すことはできないし，仮にフラップを設けたとしても，既に存在するファスナーの態様をあえて変更してフラップにその一部の部材を分配する理由も見当たらない。


カ刊行物７（実公昭１２－１３５５２号公報・甲９）について刊行物７は，「第二のポケットを第一のポケットの内部の『身体側の面』に設けること」が周知であることを示すために引用されたものである（審決・５頁３～６行）が，第二のポケットを設ける場所を，第一のポケットの内部において対面している二つの面のうち「足に近い側の面」とすることについては，刊行物１の第２図において外ポケット２の内部に設けられたポケットバッグ３が「足に近い側の面」に設けられているのであるから，刊行物７を参照するまでもなく公知となっている。
(2)第二の論点（第二のポケットの位置）
審決は，「また，刊行物３のものは，第二のポケット（１６）が外側であるが，相違点２に係る閉口手段自体は，第二のポケットが内側か外側かというポケットの位置にかかわらず，採用可能なものであるから，盗難等の事故防止，落下，紛失の防止のため，刊行物３の閉口手段を，刊行物１発明に適用することに困難性は認められない。」と述べているが，失当である。その理由は，以下のとおりである。
アまず，「採用可能」との観点に疑問がある。容易想到性の判断対象は，特許法２９条２項に示されているとおり，出願に係る発明が同条１項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かである。すなわち，ある公知発明を別の公知発明に対して「採用可能」であるかどうかは，能力としての「可能／不可能」ではなく，発想としての「可能／不可能」（もしくは困難性）を判断すべきである。換言すれば，現代の科学技術をもって当該発明が実施可能かどうかの技術論を検討するのではなく，当業者の創作能力として当該発明を生み出すことが容易にできたかどうかを検討すべきである。審決の上記判断は，文脈からすると，当該発明が実施可能かどうかの技術論を述べており，こうした判断は失当である。イ次に，審決は「第二のポケットが内側か外側かというポケットの位置にかかわらず」と述べているが，第二のポケットが内側か外側かということは重大な点であって，軽視してはならないものである。「内側／外側」の別に関し，少なくとも以下の四つの点が相違する。
(ｱ)視認性
第二のポケットが第一のポケットの外側に設けられていると，第二のポケットの存在を外観で視認することができ，他人にも知られやすい。
(ｲ)安全性
第二のポケットが第一のポケットの外側に設けられていると，内側に設けられた場合に比べて，盗難等に遭いやすい。また，第二のポケットの内容物の位置と肌との距離が遠くなるので，盗難等に遭っても皮膚感覚として気付きにくくなる。
(ｳ)操作性
前記のとおり，第二のポケットが第一のポケットの内側に設けられていると，第二のポケットを操作する空間が第一のポケット内に制限されて操作性が低下する。特にフラップが設けられていると，その開閉操作が困難となるし，更に閉口手段が設けられていると，その開閉操作が困難となる。
(ｴ)収納性
第二のポケットが第一のポケットの外側に設けられていると，内側に設けられた場合に比べて収納性が向上する。第二のポケットが外側に設けられていると，例えば第二のポケットの上部からはみ出る長さを有する物をも収納することができる。
このように，第二のポケットが第一のポケットの内側にあるか外側にあるかによって，大きな相違が生じる。したがって，審決が「第二のポケットが内側か外側かというポケットの位置にかかわらず」として「内側／外側」の別を軽視している点は失当であり，これに基づいてなされた判断も失当である。
この点，審決は，「請求人は，刊行物３のものは，『物の出し入れを容易とするため』に，第二のポケットを外側に設けたものであるから，内側とする発想がない旨，主張する。しかし，刊行物３の段落００２１に『面ファスナ付きの細幅フラップを取り付けることで携帯電話が作業中に抜け出ることなく，その収納・取り出しも容易になる』とあるとおり，細幅フラップにより，抜け防止，すなわち盗難等の事故防止ができることは明らかである。」とも判断しているが，この見解は，前記四つの点を考慮しない浅薄なものであり失当である。例に挙げられている携帯電話は，ある程度の長さを有し，かつ，頻繁に出し入れをすることが想定されるものである。従って，携帯電話を収納するポケットは，ズボンの外側部分に設けられるべきものであり，これを他のポケットの内部に設けることは到底考えられない。
また，そもそも刊行物３のズボンは作業用ズボンなのであるから，刊行物１に記載されているような「金銭・貴重品・パスポート」を携帯する場面は想定しにくく，作業に用いるための機能性が重視されるべきものである。この観点からは，前記４つの点のうち安全性の比重は小さく，操作性や収納性の比重が大きくなる。したがって，刊行物３におけるポケット１６の態様を他のポケットの内部に設けようとする動機付けは生じない。以上によれば，刊行物３に開示されているポケットは，刊行物１に開示されているポケットと関連性が薄く，その閉口手段（又はフラップ）の適用の可否について論じる論拠としては貧弱である。また，刊行物３の文脈においても，外側ポケットにおける構成を内側ポケットにおける構成とすることは，上記操作性や収納性を犠牲にしてまで行うことではない。
(3)第三の論点（阻害要因，技術常識の適用）
審決は，「請求人は，刊行物２のものは『尻ポケット』であり前提が異なる旨，主張する。しかし，ズボンのポケットにおける盗難等の事故防止，落下，紛失の防止という課題は，前身頃のポケット，尻ポケット，いずれにも妥当する。刊行物２の尻ポケットにおける閉口手段を，刊行物１発明に適用できないとする理由はない。」「請求人は，また，前身頃のポケット内にフラップが存在すると履き心地が犠牲になるから，刊行物２の閉口手段の適用は阻害要因がある旨主張する。しかし，被服には，履き心地，費用，保温性，安全性，耐久性，美観等，求められる機能は多様であり，いかなる機能を重視するかは，需要者，用途により異なることは，以下に例示するように技術常識である。」「現に，刊行物１発明においては，前身頃の外ポケット２の内側にポケットバッグ３を設けており，ポケットバッグ３がないものと比較して，履き心地が犠牲になるものの，盗難等の事故防止のために，ポケットバッグ３を設けている。刊行物４のものにおいても，前身頃の開口ポケット２の内部に開口ポケット袋４を設けており，開口ポケット袋４がないものと比較して，履き心地が犠牲になるものの，盗難等の事故防止のために，開口ポケット袋４を設けている。刊行物５，６のものにおいても，同様である。すなわち，盗難等の事故防止，落下，紛失の防止を重視し，履き心地の更なる犠牲は，程度問題にすぎず，適用の阻害要因となるものでもなく，ズボン等被服の需要者，用途に応じて定められる事項である。」などと述べているが，以下の二つの観点から失当である。


ア第一に，請求人（原告）の主張である「前身頃のポケット内にフラップが存在すると履き心地が犠牲になるから，刊行物２の閉口手段の適用は阻害要因がある」との部分における「閉口手段の適用」との語句は，前記のとおり「フラップの適用」とするのが正しい。その上で，「前身頃のポケット内にフラップが存在すると履き心地が犠牲になるから，刊行物２のフラップの適用は阻害要因がある」というのは，至極当然のことである。一般に，ポケットにフラップが設けられると，生地がズボン本体とフラップとの二重となるためポケットの口の周辺が堅くゴワゴワとした感触となるところ，ズボンのポケットの上方にフラップが設けられていると，日常動作におけるズボンの折れ曲がりや生地のしわ寄りに対する追従性が悪くなり，動いたときに違和感を生じてしまう。このことは，外側の第一のポケットのみならず，内側の第二のポケットについても当てはまる。特に，前身頃に設けられたポケットにおいてその傾向は顕著である。後身頃に設けられた尻ポケットであるならば，ポケットが尻の肉の丸みに追従して膨脹するように反るため，フラップがあってもフラップが体の外側へ向けて突き出る格好となり，さほど煩わしくは感じられないが，前身頃に設けられたポケットは，日常動作において前かがみになったり椅子に座ったりした場合に，ポケットの上部側と下部側とを二分するように折れ曲がる機会が生じ，このことによってフラップの存在が一層煩わしく，かさ張ったように感じられるようになる。第一のポケットの場合はその煩わしさやかさ張りが比較的小さいかもしれないが，第一のポケットの内部に設けられた第二のポケットの口を覆うフラップの場合は，その空間的制約から煩わしさやかさ張りが大きく感じられ，履き心地の違和感に繋がることは必至である。
したがって，ズボンの前身頃に設けられた第二のポケットの口を覆うフラップを設けようとすることは，ズボンの履き心地が悪くなるおそれが高いことから，通常は行わないことである。
審決が指摘している刊行物４については，前身頃の肌に触れる面に設けられた開口ポケット２（第２図）のことを指していると思われるが，このポケットは前かがみになったり椅子に座ったりした場合にポケットが反る方向が，外観で視認できる位置にポケットが設けられた場合と逆になる。これは尻ポケットが尻の肉の丸みに追従して反る方向と同様に，フラップが煩わしくなりにくい態様である。したがって，これを刊行物１に記載された当該ポケットと同視してはならない。
また，刊行物４のポケットは貴重品の盗難や落下を防止するために考案されたものである（１頁１２行～２頁８行）。その防止の徹底ぶりは，外観で視認することができない，肌に触れる面にポケットを設けるという周到さに見て取れる。このような思想によって設けたポケットの位置を，他の事項を優先するべく変更することは考えられない。他の事項を優先するために盗難や落下の防止を犠牲にすることは，刊行物４における防止の周到さに鑑みれば，到底考えられることではない。
また，そもそも，審決が繰り返し着目している「盗難等の事故防止」のためには，第一のポケットの内部に外観では視認できない第二のポケットを設ければ十分なのであり，これに加えてフラップを取り付けることまでは，通常は発想しない。刊行物５にはフラップが開示されているが，閉口手段は開示されていない。刊行物１のもののように，閉口手段を備えて閉口が完結しているのであれば，これに加えてフラップを採用する理由はない。
刊行物６にはフラップが開示されていない。
イ審決の判断が失当であることの理由として，第二に，技術常識の適用可能性に関することが挙げられる。審決は，「被服には，履き心地，費用，保温性，安全性，耐久性，美観等，求められる機能は多様であり，いかなる機能を重視するかは，需要者，用途により異なることは，以下に例示するように技術常識である。」と述べているが，一般に，技術常識であることと，これを直ちに，あるいは，いつでも適用することができるか否かということは別次元のことである。
技術常識と認識される事項であっても，適用先によっては適用が率先されることもあれば，適用がはばかられることもある。審決の見解はこうした経験的事実を無視した暴論であって失当である。
経験的事実を抜きにして，技術常識であることをもって発明の容易想到性を判断してはならない。技術常識の適用性の程度について具体的に言及しない，定量性を欠いた判断態度が許されるのであるならば，判断権者（特許庁の審査官・審判官）の恣意によって容易想到性が決定されることとなり，妥当性を欠く。客観性の要素が乏しい判断は排除すべきである。知的財産高等裁判所平成２１年１月２８日判決（平成２０年（行ケ）第１００９６号）は，「したであろう」との推測を根拠として発明の容易想到性を判断してはならない旨判示している。
しかし，審決の判断のうち，単に技術常識であることを指摘した部分は，同判決がいうところの「当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測」に相当するものにすぎず，「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在」するといえるほどまでには達していない。
すなわち，ズボンの前身頃に設けられているポケットに物を入れるとポケットが膨らみ，歩行の障害になるし，着席時の違和感にもなる。ポケットが膨らんで外観が悪くなることを嫌うがために，ポケットに物を入れない人々もいる。これらの経験的事実は，原告の実体験であるのみならず，他の人々にとっても証明を有しないほどに顕著な事実であるといえる。したがって，前身頃のポケット内にフラップが存在すると，邪魔になって煩わしい思いをすることが容易に推定される。こうした事情に加えて，刊行物１には，「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」に当たる事項が存在するということはできない。したがって，技術常識であるからといって，これを何の制約もなしに適用することができるということはできない。本件に関わるポケットとしては，むしろ，その技術常識の適用を妨げるほどの経験的事実が存在する。これによれば，審決の見解は失当といわざるをえない。
５審決の違法性
以上のとおり，審決の理由には，様々な失当な見解が含まれており，ここから導かれた審判請求不成立の結論も失当である。
審決は，上記失当な見解に基づいて，本来であれば特許を受けられる発明である本願発明に対して，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断し，本願は拒絶されるべきものとした。ここに審決の違法性がある。
第４被告の反論
１本願発明の認定について
(1)「身体側の面」について


審決における本願発明の「足に近い側の面」の解釈は，「第一のポケットの内部のうち」での，足に近い側の面であるというものである。すなわち，審決は，「外部側の面」と「身体側の面」を，「第一のポケットの内部」を構成する面であることを前提にして，それらのうちのそれぞれを「外部側」の面及び「身体側」の面であると解釈している。そして，ズボンを着用する身体部分は「足」であるとの技術常識を踏まえると，「身体側」の面が上記２面のうち「足」に近い方の面であることは明らかであるから，審決は，本願発明の第一のポケットの内部のうち「足に近い側の面」を「身体側の面」と解釈しているのである。
したがって，審決が本願発明の「足に近い側の面」を「身体側の面」としたことに誤りはなく，この点に審決を取り消すべき違法性はない。(2)「フラップ」と「閉口手段」との混同について後記２(2)のとおり，原告の主張は根拠がない。
２相違点の認定について
(1)相違点１について
審決も，相違点１について「この点は，実質的相違点ではない。」と判断しており，被告の主張はそれに反するものではない。
(2)相違点２について
本願発明の閉口手段は，その一部が第二のポケットの口を覆うフラップに設けられ，他方が第二のポケットの袋を構成している部分（あるいはその外側面）に設けられるものである。そして，フラップが第二のポケットの口を覆った上で，第二のポケットの袋を構成している部分とフラップが閉口手段により固着されることにより，第二のポケットの口を閉口するものである。このような，フラップと閉口手段との協働により，第二のポケットの口を閉口することで，本願発明の「どのような状況においても，そうした小さなポケットに入れた物が小さなポケットから不用意に出てこないズボンを提供すること」（本願明細書・段落【０００５】）との課題を達成するものである。したがって，本願発明と刊行物１発明の相違点の容易想到性の判断においては，フラップと閉口手段を一体不可分のものとして，刊行物１発明が「フラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている」という技術的事項を備えることの容易想到性を判断すべきである。原告が主張する相違点の認定は誤りであり，審決の相違点２についての認定に誤りはない。
なお，原告は，審決が本願発明における「フラップ」と「閉口手段」とを混同していると主張する。しかし，審決は，上記相違点２について，「刊行物１発明は…フラップを備えていない」と認定し，「第二のポケットの閉口手段がフラップを備えていない」と認定してはいないから，審決が上記混同をしていないことは明らかである。したがって，原告の主張には根拠がない。
３対比について
(1)刊行物２について
原告は，審決の「刊行物２の『かくし袋（１）』は本願発明の『第二のポケット』に相当し」との判断について，両者は設けられている身頃が前身頃なのか後身頃なのかの点で相違しているから失当である旨主張するが，審決は，刊行物２の「かくし袋（１）」が，「ポケット」の中にある収納された「ポケット」である限りにおいて，本願発明の「第二のポケット」に相当するものであることを述べたものである。ここで，上記「相当」とは，審決においては，異なる発明である本件発明と刊行物に記載された発明のそれぞれを構成する事項のうち，相互に対応するものを「相当する」と記載しているにすぎない。
したがって，審決における刊行物２記載の技術的事項と本願発明との対比に誤りはない。
(2)刊行物３について
原告は，審決の「刊行物３の『ポケット１６』は本願発明の『第二のポケット』に相当し，同様に，『細幅フラップ１８』は『フラップ』に，…相当する。」なる判断が失当であることを主張するが，審決は，刊行物３の「ポケット１６」が，「ポケット」に設けられている収納体である「ポケット」である限りにおいて，本願発明の「第二のポケット」に相当するものであることを述べたものである。
したがって，審決における刊行物３記載の技術的事項と本願発明との対比に誤りはない。
４容易想到性の判断について
(1)審決の判断について
審決の判断は，「本願発明は，刊行物１発明に刊行物２記載事項及び周知技術を適用することにより容易想到であるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」，あるいは，「本願発明は，刊行物１発明に刊行物３記載事項を適用することにより容易想到であるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」というものである。より具体的には，審決においては，第二のポケットの閉口手段について，本願発明は「ファスナー，ボタン又はホックである。第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」が，刊行物１発明は「ファスナー・ベルクロ等」であり，フラップを備えていない点が本願発明と刊行物１発明との実質的な相違点であると認定し，この相違点に対して，刊行物２には，閉口手段が「面ファスナーである。第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」という事項が示されており，これらを刊行物１発明に適用し，本願発明を得ることは容易想到であると判断したものである。
刊行物３ないし６は，この判断に際して，審判請求人であった原告が，刊行物２記載事項及び刊行物３記載事項を刊行物１発明に適用することの阻害要因を主張したことから，当該阻害要因が存在しないことを示すために審決において提示した文献である。
すなわち，刊行物１発明は，「外ポケット２」を前身頃に設けたものであるのに対し，刊行物２記載事項は，「尻ポケット」であるが，審決は，尻ポケットの構成を前身頃に設けることの困難性について，ズボンの前身頃にフラップ付き二重ポケットを設けること自体は，刊行物３（図１，図４），刊行物４（第２図），刊行物５（第４図），刊行物６（第４図，第５図）の記載から周知であるから，困難性は認められない，と判断したものである。(2)第一の論点（周知例の誤り，動機付けの不存在）について前記のとおり，原告が主張する相違点の認定は誤りである。そして，審決が認定した相違点２の容易想到性について判断すべきは，刊行物１発明にフラップを適用することの容易想到性ではなく，「フラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている」という技術的事項を備えることの容易想到性であるから，この点，審決に誤りはない。個々の刊行物についての反論は，以下のとおりである。
ア刊行物３ないし６について


前記のとおり，審決は，刊行物１発明の閉口手段に刊行物２記載の「尻ポケット」の閉口手段及びフラップを適用することに困難性がないことを示すために，ズボンの前身頃にフラップ付き二重ポケットを有するものが周知技術であることを示すための例として，刊行物３ないし６を示したものである。なお，刊行物６については，第４図，第５図に図示された「仕切片１４」がフラップに相当する。このような周知技術を知っている当業者は，ズボンの前身頃であってもフラップ付き二重ポケットを有する構成とすることに何ら阻害要因がないことを当然に理解している。そして，刊行物３ないし６には，それぞれ相互に異なる用途のズボンで異なる形態を備えたポケットが記載されているが，それらの間に共通して上記審決に示された周知技術が記載されているのであるから，むしろ，刊行物３ないし６は，当該周知技術が，異なる用途のズボンや異なる形態のポケットに適用され得ることを示すものであるといえる。したがって，審決が，刊行物３ないし６を示して，上記周知技術が「周知」であると判断し，刊行物１発明の閉口手段に刊行物２記載の閉口手段及びフラップを適用することに困難性がないと判断した点に原告指摘の誤りはない。
イ刊行物１について
刊行物１発明の「盗難等の事故防止」や「脱落防止」という課題を解決するに当たり，ポケットバッグ３がファスナーによって十分に口が閉じられていると認めるか，更なる上記課題解決の措置を講ずるべきとするかは，用途等に基づき上記課題をどの程度重視するかによって様々である。したがって，審決が「刊行物１発明は，盗難等の事故防止のためのものであるから，盗難等の事故防止をより確実にするという課題が存在しており，相違点２に係る閉口手段により，更なる盗難防止が図られる。また，相違点２に係る閉口手段により，抜け出ること，すなわち，落下，紛失の防止効果も生じる。」とした点に誤りはなく，当該課題（盗難等の事故防止，落下，紛失の防止）を解決しようとして，刊行物２の尻ポケットの閉口手段を，刊行物１発明に適用することに困難性は認められないとした審決の判断に，誤りはない。
ウ刊行物７について
審決においても，「第二のポケットを第一のポケットの内部の『身体側の面』に設ける」点が刊行物１の第２図から看取できるから，刊行物１発明においても，この点を備えたものであると判断したものである（したがって，審決の判断に誤りはない。）。
(3)第二の論点（第二のポケットの位置）について
ア「採用可能」について
審決の原告主張に係る箇所は，刊行物１発明に刊行物３記載の技術的事項を適用する容易想到性の判断において，「盗難等の事故防止，落下，紛失の防止のため」という動機付けに基づき，当業者の創作能力として当該事項を適用することが容易であると判断したものである。「採用可能」については，当該適用を阻害する事由がないことを記載したにすぎない。そもそも，審決においては，まず，刊行物３に，「閉口手段が『面ファスナーである。第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。』という，相違点２に係る閉口手段」を「『抜け出ること』の防止のため」に設けることが記載されていることを示し，次に，「刊行物１発明は，盗難等の事故防止のためのものであるから，盗難等の事故防止をより確実にするという課題が存在して」いるとして，課題の共通性を主な理由とした動機付けを既に実質的に示している。したがって，審決は，当業者の創作能力として容易に発明できたかの検討及び判断を行っているから，原告の主張は失当である。
イポケットの位置に関する四つの相違点について
刊行物１及び３のいずれにも安全性についての記述があること（両刊行物の記載）から，刊行物１発明に刊行物３記載の技術的事項を適用する強い動機付けが示唆されているといえ，審決はかかる動機付けに基づいて上記適用が容易想到であると判断したものである。
他方，原告の主張における視認性，操作性，収納性等のような被服に求められる多様な機能のうち，いずれを重視するかは，需要者，用途により当業者が適宜選択し得た設計的事項にすぎない。この点は，既に審決で「しかし，被服には，履き心地，費用，保温性，安全性，耐久性，美観等，求められる機能は多様であり，いかなる機能を重視するかは，需用者，用途により異なることは，以下に例示するように，技術常識である。」と示しているが，念のため以下に反論する。


第一に，刊行物３のズボンは作業用ズボンなのであるから，安全性の比重は小さい，とする原告の主張は失当である。作業用ズボンは着用中に着用者が身体を大きく動かすことをその用途の前提としており，その際にポケット内の収納物が脱落する恐れがあるから，脱落防止という安全性の観点は，作業用ズボンにおいても重要なものである（例えば，刊行物３の段落【００２１】には，「面ファスナ付きの細幅フラップを取り付けることで携帯電話が作業中に抜け出ることがなく」なる記載がある。）。さらに，作業用ズボンは，刊行物３の段落【０００２】等に記載があるように，「運搬作業，座業，整理作業，機械作業」や「工場作業や土木建設作業」等において用いられるものであり，かかる用途に用いられる作業用ズボンにおいては，着用者を危険から守る「安全性」が最も重視されることは，当業者にとって自明の事項である（例えば，刊行物３の段落【０００４】には，「大きめの作業用ズボンでは，着用者は足を動かし易くなるけれども，服を工具や機械などに引っ掛けるという事故が増加し」なる記載がある。）第二に，刊行物３記載の技術的事項を刊行物１発明に適用し得ない，とする原告の主張は失当である。刊行物１発明のズボンは「テニス等のスポーツの際に使用する」（甲３・５頁８～９行）用途を意図したものであり，刊行物３に記載の作業用ズボンと同様，着用中に着用者が身体を動かす用途を想定したものである。また，刊行物１発明は，第一のポケットの内側に第二のポケットを設けたものであるから，外側に第二のポケットを設けた刊行物３のズボンと比較すると，「衣服の着崩れをせずして貴重品・パスポート等の小荷物を常時，携帯収納することが可能となる」（甲３・５頁２～４行）効果を奏するものであるといえる。このように，着崩れを防止した衣服であれば，服を工具や機械などに引っ掛けるという事故を防止しやすくなることは自明である。したがって，刊行物３のズボンの用途を考慮しても，被服一般に求められる多様な機能を取捨選択しつつ，刊行物１発明に適用することに，格段の困難性は認められない。第三に，刊行物３のズボンは作業用ズボンなのであるから，操作性や収納性の比重が大きくなる，とする原告の主張は失当である。刊行物３のズボンの第二のポケットに収納する携帯電話は，上記「運搬作業，座業，整理作業，機械作業」や「工場作業や土木建設作業」等の場面において用いる工具等とは異なり，上記作業時において特に頻繁に用いる道具ではない。したがって，上記作業時ではない平常時と比較して，携帯電話の取り出しと収納の頻度は，特段変わるものではなく，「操作性」への要求が特に高いものとは認められない。かつ，上記作業時に，特別に大きな携帯電話を収納する必要があるものとも認められないから，上記作業時における「収納性」への要求が特に高いものとも認められない。したがって，刊行物３のズボンが作業用ズボンであることによって，特別に操作性や収納性の比重が大きくなるという主張の根拠はない。
以上により，審決は，視認性，安全性，操作性，収納性等の観点についても考慮した上で，刊行物３の閉口手段を刊行物１発明に適用することに困難性は認められないと判断したものであり，その判断に誤りはない。(4)第三の論点（阻害要因，技術常識の適用）について
ア原告主張の観点第１について
審決は，原告の主張する履き心地という機能は，被服に求められる多様な機能の一つにすぎず，かつ，その程度も多様なものであり，上記履き心地等のような被服に求められる多様な機能のうち，いずれを重視するかは需要者，用途により当業者が適宜選択し得た設計的事項にすぎないと判断している。
原告は，前身頃の第二のポケットに閉口手段とフラップの両者を設けることについて，刊行物４ないし６にかかる記載がないか事情が異なることをもって，通常行わないことであると主張するものであると解されるが，前記のとおり，審決は，刊行物４ないし６を，ズボンの前身頃にフラップ付き二重ポケットを有することが周知技術であることの例示として示したにすぎない。したがって，かかる周知技術を考慮すれば，刊行物１発明において，「フラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている」ものとすることは，当業者が容易に想到できたものである，とする審決の判断に誤りはない。
イ原告主張の観点第２について
原告主張の「経験的事実」について，被告はその存在を認めるものではないが，仮にそのような事実があったとしても，審決の判断には，以下に示すとおり誤りはない。
すなわち，前記のとおり，審決は，刊行物３ないし６の記載から，「ズボンの前身頃にフラップ付き二重ポケットを設けること自体」が周知技術であると判断した。そうすると，原告が主張する「ズボンの前身頃に設けられているポケットに物を入れるとポケットが膨らみ，歩行の障害になるし，着席時の違和感にもなる。ポケットが膨らんで外観が悪くなることを嫌うがために，ポケットに物を入れない人々もいる」との経験的事実があるにもかかわらず，上記周知技術は，「ズボンの前身頃に設けられているポケット」に「物を入れる」人が相当数存在することを強く示唆するものである。
したがって，原告主張の上記「経験的事実」があったとしても，それのみをもってして，「被服には，履き心地，費用，保温性，安全性，耐久性，美観等，求められる機能は多様であり，いかなる機能を重視するかは，需要者，用途により異なること」が技術常識であって，刊行物１発明に刊行物２記載事項が適用可能であるとした審決の判断が誤りであるということはできない。
(5)原告主張の相違点を前提とした場合
前記のとおり，審決における相違点の認定に誤りはないが，仮に相違点が，原告が主張するとおりのものであったとしても，以下に示すように審決の結論に影響を及ぼすものではない。
すなわち，刊行物２の記載（実用新案登録請求の範囲，明細書１頁１３～１８行，２頁１６～１８行，第２図）を参酌すれば，刊行物２には，「貴重品の保持，紛失，盗難予防」のために，第一のポケットの内部に設けられている第二のポケットの口を覆う「フラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている」との原告が主張する上記相違点に係る構成が記載されているといえる。
そして，盗難等の事故防止のための刊行物１に記載された発明は，盗難等の事故防止をより確実にするという課題を有していることは明らかであるから，刊行物１に記載された発明に，「貴重品の保持，紛失，盗難予防」のための刊行物２記載の構成を適用することの動機付けがある。ここで，刊行物１に記載された発明では，第一のポケット及び第二のポケットがズボンの前身頃に設けられているのに対し，刊行物２記載のものの第一のポケット及び第二のポケットはズボンの後身頃に設けられている点で，両者は相違する。そこで，この相違点が，刊行物１に記載された発明に，刊行物２記載の構成を適用することの阻害要因となり得るか否かについて検討すると，ズボンの前身頃にフラップ付き二重ポケットを有するものは刊行物３ないし６に示すごとく周知であるから，刊行物１に記載された同じズボンの発明に刊行物２に記載の構成を適用するに当たり，上記相違による阻害要因があるとは認められない。


したがって，刊行物２に記載の構成を，刊行物１に記載された発明に適用する動機付けが存在する一方で，阻害要因は存在しないから，刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載の構成を適用し，原告が認める相違点に係る構成とすることは当業者にとって容易である。
また，刊行物３の記載（段落【００１７】及び【００２１】）を参酌すれば，刊行物３の「脇ポケット１０」は本願発明の「第一のポケット」に相当し，同様に，「ポケット１６」は第一のポケットに設けられている点で「第二のポケット」に，「細幅フラップ１８」は「フラップ」に，「面ファスナ１９」は「閉口手段」に相当するから，刊行物３には，「抜け出ること」の防止のために，第一のポケットに設けられている第二のポケットの口を覆う「フラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている」との原告が認める相違点に係る構成が記載されているといえる。そして，盗難等の事故防止のための刊行物１に記載された発明において，盗難等の事故防止をより確実にするという課題を有していることは明らかであり，刊行物１の「ポケットに収納し携帯する場合，ポケット自体に盗難防止あるいは脱落防止のための器具が付いて無い場合が多く貴重品を収納しておくには不適当であった。」（２頁２～５行）との記載より，刊行物１の「盗難等の事故防止」に「脱落防止」が含まれることは自明である。してみると，刊行物１に記載された発明に「抜け出ること」の防止のための刊行物３記載の構成を適用することの動機付けはある。
ここで，刊行物１に記載された発明では，第一のポケットの内部に第二のポケットが設けられているのに対し，刊行物３記載のものは，第一のポケットの外部に第二のポケットが設けられている点で，両者は相違する。そこで，この相違が，刊行物１に記載された発明に，刊行物３記載の構成を適用することの阻害要因となるか否かについて検討するに，刊行物３記載のフラップ及び閉口手段の物理的な構成からみて，第二のポケットの位置（第一のポケットの内部に設けられているか外側に設けられているか）にかかわらず，及び，第二のポケットの位置に起因したフラップの位置（外観で視認できる位置となるか視認できない位置となるか）にかかわらず，フラップ及び閉口手段は採用可能なものであるから，上記相違による阻害要因があるとは認められない。
したがって，刊行物３に記載の構成を，刊行物１に記載された発明に適用することで，原告が認める相違点に係る構成とすることは当業者にとって容易である。
以上のとおりであるから，仮に原告主張の相違点が正しいとしても，「本願発明は，刊行物１発明に，刊行物２記載事項又は刊行物３記載事項，及び周知技術を適用し，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条２項の規定により特許を受けることができない」とした審決の結論に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由は理由がないものと判断する。
その理由は，以下のとおりである。
１本願発明について
(1)本願明細書の記載
本願明細書には，以下の記載がある。
ア「【０００１】本発明は，ズボンに関する。」
イ「【０００２】従来，ポケットの内部に小さなポケットを備えているズボンが知られている。
【０００３】そうしたズボンを穿いたときは，通常のポケットにはハンカチ等を入れ，小さなポケットには自宅の鍵，自転車の鍵等の大切な物を入れることが多いであろう。このズボンでは，通常のポケットからハンカチ等を取り出すときに，小さなポケットの中身がハンカチ等と一緒に引きずり出されてしまうことが防止される。なぜなら，小さなポケットは通常のポケットとは物理的に仕切られているからである。また，小さなポケットの中身を取り出すときには，通常のポケット内のハンカチ等に邪魔されずに取り出すことができる。つまり，小さなポケットは，大切な物をうっかりなくしてしまわないこと，及び，容易に取り出すことができることに役立っている。」
ウ「【０００４】ただ，小さなポケットには，未だ不十分な点もある。それは，状況によっては小さなポケットに入れた物が落下するということである。例えば，椅子に座って足を組んだときや，和式便所で尻を出して座っているときのように，膝の位置が足の付け根の位置よりも高い位置となる状況においては，小さなポケットの開口部が下向きとなるため，小さなポケットに入れた物が不用意に小さなポケットから出てきたり，更には通常のポケットから落下したりする虞がある。
【０００５】そこで本発明は，どのような状況においても，そうした小さなポケットに入れた物が小さなポケットから不用意に出てこないズボンを提供することを目的とする。」
エ「【０００６】特許請求の範囲に記載したズボンによって，上記課題が解決される。」
オ「【０００７】本発明によれば，上記課題を解決することができるズボンが提供される。」
カ「【０００８】以下，上記背景技術の欄に記載した『通常のポケット』のことを『第一のポケット』と呼び，『小さなポケット』のことを『第二のポケット』と呼ぶ。また，ポケットに物を出し入れする部分のことを，単に「口」と呼ぶ。」
キ「【０００９】第一のポケットは，ズボンの外観で口を視認することができるポケットである。前身頃に設けられているポケットでもよいし，後身頃に設けられているポケットでもよい。ズボン製作の習慣上，前身頃に設けられているポケットのほうが好ましく，右足側に設けられているポケットのほうが好ましい。
【００１０】第二のポケットは，第一のポケットの内部に設けられている。第二のポケットは，第一のポケットの口からはみ出しておらず，それが故に，ズボンの外観ではその存在を視認することができないものである。つまり第二のポケットが設けられている領域は，その全体が第一のポケットの内部に収まっている。
【００１１】第二のポケットは，袋状に形成されている第一のポケットの内部のうち，足に近い側の面に設けられていることが好ましい。【００１２】第二のポケットは，その口を閉じるための閉口手段を有していることが好ましい。閉口手段とは，ファスナー，ボタン又はホックである。ファスナーとしては，例えば線ファスナーや面ファスナーが挙げられる。ボタンとしては，通常のボタンのほかに，例えばスナップボタンが挙げられる。
【００１３】ズボンは，第二のポケットの口を覆うフラップを備えていることが好ましい。フラップとは，ポケットの上部から口を塞ぐように垂れ下がる舌片状の部材である。そして，ズボンがフラップを備えている場合は，上記閉口手段の一部は，フラップに設けられていることが好ましい。例えば，閉口手段がボタンである場合は，第二のポケットの袋を構成している部分にボタンが取り付けられ，フラップにはボタン穴が設けられる。また，閉口手段が一対の面ファスナーである場合は，第二のポケットの袋を構成している部分の外側面に一方の面ファスナーが縫い付けられ，これに対向することになるフラップの内側面に他方の面ファスナーが縫い付けられる。」
ク「【００１５】従来のズボンでは，例えば，上記『発明が解決しようとする課題』に記載した問題点があった。これに対し，本実施形態のズボンでは第二のポケットがその口を閉じるための閉口手段を有しているため，その問題点が解決される。


【００１６】また，第二のポケットが第一のポケットからはみ出すように設けられている場合は，第一のポケットの使用時に，常に第二のポケットの口や閉口手段が邪魔となって煩わしいのに対し，本実施形態のズボンではそうした煩わしさがない。」
(2)本願発明の特徴
(1)の記載によれば，本願発明は次の特徴を有するものと認められる。
ア発明の属する技術分野
本願発明は，ズボンに関するものである。（【０００１】）
イ発明が解決しようとする課題
従来，ポケットの内部に小さなポケットを備えているズボンが知られているが，そうしたズボンをはいたときは，通常のポケットにはハンカチ等を入れ，小さなポケットには自宅の鍵，自転車の鍵等の大切な物を入れることが多い。
このズボンでは，通常のポケットからハンカチ等を取り出すときに，小さなポケットの中身がハンカチ等と一緒に引きずり出されてしまうことが防止される。なぜなら，小さなポケットは通常のポケットとは物理的に仕切られているからである。また，小さなポケットの中身を取り出すときには，通常のポケット内のハンカチ等に邪魔されずに取り出すことができる。つまり，小さなポケットは，大切な物をうっかりなくしてしまわないこと，及び，容易に取り出すことができることに役立っている。ただし，小さなポケットには，未だ不十分な点もある。それは，状況によっては小さなポケットに入れた物が落下するということである。例えば，椅子に座って足を組んだときや，和式便所で尻を出して座っているときのように，膝の位置が足の付け根の位置よりも高い位置となる状況においては，小さなポケットの開口部が下向きとなるため，小さなポケットに入れた物が不用意に小さなポケットから出てきたり，更には通常のポケットから落下したりするおそれがある。
そこで，本願発明は，どのような状況においても，そうした小さなポケットに入れた物が小さなポケットから不用意に出てこないズボンを提供することを目的とする。（【０００２】～【０００５】）
ウ課題を解決するための手段
前記第２の２のとおりの特許請求の範囲に記載したズボンによって，上記課題が解決される。（【０００６】，特許請求の範囲）
エ本願発明の効果
本願発明によれば，状況によっては小さなポケットに入れた物が落下するという課題を解決することができるズボンが提供され，第二のポケットがその口を閉じるための閉口手段を有しているため，その問題点が解決される。
また，第二のポケットが第一のポケットからはみ出すように設けられている場合は，第一のポケットの使用時に，常に第二のポケットの口や閉口手段が邪魔となって煩わしいのに対し，本実施形態のズボンではそうした煩わしさがない。（【０００６】，【００１５】～【００１６】）
２引用発明（刊行物１発明）について
(1)刊行物１（甲３）の記載
刊行物１には，「ダブルポケット」に関し，以下の記載がある。ア「ズボン・シャツ等の衣服（１）全般の外側面に小荷物を収納出来る外ポケット（２）を取り付け，該外ポケット（２）の内側に，同じく小荷物が収納できるポケットバック（３）を設け，その開口部（４）には開閉自在な係止器具（５）を装着したことを特徴とするダブルポケット。」（１頁４～９行）
イ「本考案の実施例を図面に基づいて説明すれば，ズボン・シャツ等の衣服（１）全般の外側面に小荷物を収納出来る外ポケット(２)を取り付け，該外ポケット(２)の内側に，同じく小荷物が収納できるポケットバック(３)を設け，その開口部(４)には開閉自在な係止器具(５)ファスナー・ベルクロ［登録商標］等を装着することによって常時携帯を必要とする貴重品・パスポート等を鞄等を使用せずとも携帯することが可能となる。従って貴重品・パスポート等をポケットバッグ(３)内に収納しておくことにより，隠しポケットとして盗難防止に効果がある。尚このポケットバッグ(３)へ荷物を収納する際，外ポケット(２)ヘハンカチ等の小荷物を収納しておけば一層の効果がある。なお本考案の形状および取り付け箇所，取り付け方法については何等定めるものではない」（３頁１７行～４頁１１行）ウ「また開口部（４）の開閉自在な係止器具（５）を装着したことにより，国内外での旅行等の際，貴重品・パスポート等を収納しておくことにより盗難等の事故防止が一層効果的となる。」（５頁１０～１３行）
エ第１図及び第２図
別紙参考図面記載１のとおり。
(2)(1)から認められる刊行物１発明の内容
第１図及び第２図を参酌すれば，ポケットバッグは外ポケットの内側のうち，足に近い側に設けられていることが明らかである。したがって，本願発明に倣って整理すれば，刊行物１には，次の発明が記載されているものと認められる。
「外ポケット２の内側にポケットバッグ３を備えているズボン。前記外ポケット２は，前身頃に設けられている。
前記外ポケット２は，外観で視認することができる。
前記ポケットバッグ３は，前記外ポケット２の口からはみ出しておらず，それが故に，外観で視認することができない。
前記ポケットバッグ３は，前記外ポケット２の内側のうち，足に近い側の面に設けられている。
前記ポケットバッグ３は，前記ポケットバッグ３の開口部４を開閉自在な係止器具５を有している。
前記係止器具５は，ファスナー・ベルクロ等である。」（以下「刊行物１発明」とは，かかる発明を指す。）
なお，審決は，「前記ポケットバッグ３は，前記外ポケット２の内側のうち，足に近い側の面に設けられている。」の下線部分を刊行物１発明の構成として認定していないが，この点については，一旦相違点（相違点１）として掲げた上で，後に実質的な相違点ではないと判断しているのであるから，結局のところ，上記認定（本判決の認定）と実質的な相違（認定の誤り）があるとはいえない。
３他の刊行物の記載について
(1)刊行物２（甲４）
刊行物２には，「ズボンのかくし袋つき尻ポケット」に関し，以下の記載がある。
ア「内側をかくし袋（１），外側を普通のポケット（２）と二重にし，内側のかくし袋（１）には，蓋（３）を設け，蓋（３）とかくし袋（１）の上縁（５）にマジックテープ（登録商標）（４）をつけて密着するようにしたズボンのかくし袋つき尻ポケット。」（実用新案登録請求の範囲）イ「従来，ズボンの尻ポケツトは一つ袋であり，…盗難や紛失の危険性が非常に大きいという欠点があつた。本案は，この欠点を除くために考案されたものである。」（１頁１３～１９行）
ウ「ズボンのかくし袋つき尻ポケツトは，貴重品の保持，紛失，盗難予防の上で画期的な効果が得られる」（２頁１６～１８行）
エ第１図及び第２図
別紙参考図面記載２のとおり。
(2)刊行物３（甲５）
刊行物３には，「動作適応の良い作業用ズボン」に関し，以下の記載がある。


ア「【００１７】    …。ポケット１６は，通常の携帯電話を収納できる横幅と長さの平面形状を有し，…。ポケット１６の細幅フラップ１８は，上縁１２に対応して上端部を斜めに縫着し，該フラップの裏側およびポケット上方に面ファスナ１９の接合面材をそれぞれ縫着する。細幅フラップ１８は，面ファスナ１９によって携帯電話が取り出しやすいように容易に開閉自在である。」
イ「【００２１】    …。脇ポケットの少なくとも一方には，携帯電話用などの細長いポケットを縫着するので便利であり，面ファスナ付きの細幅フラップを取り付けることで携帯電話が作業中に抜け出ることがなく，その収納・取り出しも容易になる。」
ウ図１及び図４
別紙参考図面記載３のとおり。
(3)刊行物４（甲６）
刊行物４には，「旅行用ズボンのポケツト」に関し，以下の記載がある。ア「本案は上着を着ない時でも，ズボン（１）のポケツトに貴重品を入れて落さず掏られないポケットを有する旅行用ズボンを簡単廉価に得ようとするものである。本考案はズボン（１）の前部内面と尻部表面との左右又は片方につける開口ポケツト（２）に関係する考案であり，両者共左右につけてもよいし，片方につけてもよく必要に応じ適宜でよい。」（２頁５～１２行）
イ「…本案は二重ポケツトとして隠しポケツトとする考案であつて，その開口ポケツト（２）の内部に夫々内覆蓋（３）を更に垂下した閉口ポケツト袋（４）を設け，その内覆蓋（３）の下に隠してフアスナーの開閉口（５）とした隠しポケツト（Ａ）を夫々設けたことを特徴とする旅行用ズボンのポケツトの構造に係るものである。」（２頁１６行～３頁５行）
ウ第２図
別紙参考図面記載４のとおり。
(4)刊行物５（甲７）
刊行物５には，「ズボンの内側ポケツトのポケツト口」に関し，以下の記載がある。
ア「この考案は，ごく簡単な加工をして，しかも，つかい勝手のよい方法を用いて，内側ポケツト内部の収容物が，ズボンを逆にするような際にも落下しないようにすることを目的とするものである。この考案は，…ズボン１のポケツト２の内側ポケツト３のポケツト口４において，ポケツト口４よりやゝポケツト外方に折り返し部６を設け，この折り返し部６は，内側ポケツト３の一方の壁を構成する布１１と布片５とからなり，ポケツト口４よりやゝ内方において，折り返し部６の一方を構成する布片５の端縁７をもつて，ポケツト口４の外側を，内側ポケツト３の他方の壁で，ポケツト口４を構成する布片８の外周辺から覆うようにしたものである。」（２頁４～１９行）
イ第４図
別紙参考図面記載５のとおり。
(5)刊行物６（甲８）
刊行物６には，「スラツクス，ズボン等のマルチポケツト」に関し，以下の記載がある。
ア「従来，スラツクスやズボンにおいて，札入れ…は脇ポケツトや尻ポケツトに収納される。ところが，これらの収納物は，スリに抜き取られ易く，また，座つたとき等に抜け落ちることがある。…本考案の目的は，上記のような欠点をなくし，安全で便利なマルチポケツトを提供することである。」
（２頁３～１４行）
イ「…仕切片（１４）とこれに対面した開口部（１３）下端位置の間にマジツクテープという商標名の一対の面ファスナー（１５），（１６）を取付けている。」（４頁１０～１３行）
ウ「本例のマルチポケットは，ズボンの脇ポケット（７）の内側に…大型内ポケット（１１）と小型内ポケット（１７）を，それぞれ…設け」（７頁２～６行）
エ第４図及び第５図
別紙参考図面記載６のとおり。
４容易想到性について
(1)本願発明の内容は前記第２の２に，引用発明（刊行物１発明）の内容は前記２の(2)にそれぞれ記載したとおりであり，これらを対比すると，刊行物１発明の「外ポケット２」は，本願明細書の段落【０００８】でいう「通常のポケット」であるから，本願発明の「第一のポケット」に，同じく「ポケットバッグ３」は，「小さなポケット」であるから，「第二のポケット」に，それぞれ相当する。また，刊行物１発明の「内側」は本願発明の「内部」に，同「ポケットバッグ３の開口部４」は同「第二のポケットの口」に，同「開閉自在な」は同「閉じるための」に，同「係止器具５」は同「閉口手段」に，それぞれ相当する。
ここで，刊行物１発明の「ファスナー・ベルクロ等」と，本願発明の閉口手段である「ファスナー，ボタン又はホック」とを対比すると，刊行物１発明のベルクロは面ファスナーであり，本願発明のファスナーは面ファスナーをも含むものと認められる（本願明細書の段落【００１２】）から，その点において両者は共通する。
そして，本願発明は「ファスナー，ボタン又はホック」と選択的な記載になっており，そのいずれでも良いと解されるから，両者は一致点とみることができる。
以上を踏まえると，本願発明と刊行物１発明とは，
「第一のポケットの内部に第二のポケットを備えているズボン。前記第一のポケットは，前身頃に設けられている。
前記第一のポケットは，外観で視認することができる。前記第二のポケットは，前記第一のポケットの口からはみ出しておらず，それが故に，外観で視認することができない。
前記第二のポケットは，前記第一のポケットの内部のうち，足に近い側の面に設けられている。
前記第二のポケットは，前記第二のポケットの口を閉じるための閉口手段を有している。
前記閉口手段は，ファスナー，ボタン又はホックである。」という点で一致し，以下の点で相違するものと認められる。
（相違点）
本願発明は，「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」という構成を有するのに対し，刊行物１発明は「第二のポケットの口を覆うフラップ」を有さず，これに伴って，「閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている」とい
う構成を有さない点
(2)相違点についての検討
ア刊行物２（甲４）には，ズボンの尻ポケットについて，「普通のポケット」の内側に「かくし袋」を設けたものであって，内側の「かくし袋」には蓋を設け，蓋と「かくし袋」の上縁にマジックテープを付けて密着するようにすることで，貴重品の保持，紛失・盗難の防止を図るものが記載されている（前記３(1)）。


ここで，「普通のポケット」は，本願発明の「第一のポケット」に相当し，同じく「かくし袋」は，第一のポケットの内側に設けられる小さなポケットといえるから，「第二のポケット」に相当する。そして，第２図から，「蓋」は，「かくし袋」の上部から口を塞ぐように垂れ下がる舌片状の部材であることが明らかであるから，「フラップ」に相当する。また，「マジックテープ」は，面ファスナーであり，蓋と「かくし袋」の上縁とを密着させるものであるから，「閉口手段」に相当する。そうすると，刊行物２は，ズボンの尻ポケットについて，「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」という構成を開示するものといえる。イ刊行物３（甲５）には，動作適応の良い作業用ズボンについて，脇ポケット１０，１１と，少なくとも一方のポケット１０には細長いポケット１６が縫着してあり，細長いポケット１６の上縁１２に面ファスナ付きの細幅フラップ１８を設けたものが記載されている（前記３(2)）。そして，図１から，この脇ポケット１０及び細長いポケット１６は，ズボンの脇に設けられるものであり，前身頃に設けられるものと認められる。そして，「脇ポケット」は，本願発明の「第一のポケット」に相当し，同じく「細長いポケット」は，脇ポケットに重なって設けられる脇ポケットよりも小さなポケットであるから，「第二のポケット」に相当する。また，「細長フラップ」は，細長いポケットの上縁に設けられる舌片状の部材であることが明らかであるから，「フラップ」に相当する。また，「面ファスナ」は，細長フラップと細長いポケットの上縁とを開閉させるものであるから，「閉口手段」に相当する。
そうすると，刊行物３は，ズボンの前身頃に設けられるポケットについて，「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」という構成を開示するものといえる。
ウところで，刊行物１発明は，貴重品・パスポート等を，鞄等を使用せずとも携帯することを可能とし，隠しポケットとして盗難防止の効果を狙ったものである。また，開口部に開閉自在な係止器具を装着し，国内外での旅行等の際，貴重品・パスポート等を収納しておくことにより盗難等の事故防止の一層の効果を狙ったものである（前記２(1)）。そうすると，刊行物１発明は，隠しポケットを設けることによって実現される盗難等の事故防止の効果に加え，開閉自在な係止器具を設けることで，更に確実な効果を期待するものと理解でき，これによれば，盗難等の事故防止の効果をより確実にしようとする動機付けを十分有するものと認められるところ，刊行物２（甲４）又は刊行物３（甲５）に開示された「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」との構成は，貴重品の保持，紛失・盗難の防止を図り（刊行物２），あるいは，ポケットに収納した携帯電話が抜け出るのを防止する（刊行物３）ものであって，フラップを有することで，更に盗難等の事故防止の効果が期待できることは，当業者にとって自明といえる。
したがって，刊行物１発明は，刊行物２（甲４）又は刊行物３（甲５）に開示された「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」との構成を採用する動機付けを有するものといえる。
エまた，周知技術に関しては，次のことがいえる。すなわち，前記イの記載から，刊行物３（甲５）には，ズボンの前身頃に，ポケット１０と，それと重なる位置に，フラップ１８を有するポケット１６を設けたものが開示されているといえる。
刊行物４（甲６）には，ズボンの前部内面と尻部表面との左右又は片方に，二重ポケットとして，開口ポケット２と，その内部に内覆蓋３を有する閉口ポケット袋４を設けたズボンが記載され，第２図には，このポケットをズボンの前部内面，すなわち前身頃に設けたものが記載されている。したがって，刊行物４（甲６）には，ズボンの前身頃に，開口ポケット２と，それと重なる位置に，内覆蓋３を有する閉口ポケット袋，すなわち，フラップを有するポケットを設けたものが開示されているといえる。刊行物５（甲７）には，ズボンのポケット２の内側に内側ポケット３が設けられ，内側ポケット３のポケット口４を布片８で覆うようにしたものが記載され，第４図には，このポケットをズボンの前身頃に設けたものが記載されている。
したがって，刊行物５（甲７）には，ズボンの前身頃に，ポケット２と，その内側に，そのポケット口４を覆う布片８を有する内側ポケット３を設けたもの，すなわち，ポケット２と重なる位置にフラップを有するポケット３を設けたものが開示されているといえる。
以上の開示から，ズボンの前身頃に，ポケットと，それと重なる位置に，フラップを有するもう一つのポケットを設けることは周知の技術であったと認められ，これによれば，当業者は，刊行物２に記載のような，第一のポケットと，それと重なる位置にフラップを有する第二のポケットを設けたものは，必ずしも設置位置が尻ポケットに限られるものではなく，前身頃に採用することも可能であると理解できる。
なお，審決が周知例の一つとして掲げた刊行物６（甲８）は，前身頃に設けられ，重なるように配置された複数のポケットを開示するが，フラップを有するものとはいえないから，「ズボンの前身頃に，ポケットと，それと重なる位置に，フラップを有するもう一つのポケットを設けること」についての周知例とするのは適当でない。しかし，前記のとおり，刊行物３ないし５（甲５ないし７）には，ズボンの前身頃に，ポケットと，それと重なる位置に，フラップを有するポケットを設ける構成が開示されているといえるから，審決が周知技術の存在を認定したこと自体に誤りがあるとはいえない。
オ以上を踏まえると，刊行物２（甲４）及び刊行物３（甲５）には，それぞれ，「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。」との構成が開示されるところ，刊行物１発明は，盗難等の事故防止の効果をより確実にすべく，上記構成を採用する動機付けを有するものであるから，本願発明は，刊行物１発明に，刊行物３に記載された事項を組み合わせることにより当業者が容易に想到し得た程度のものといえる。
また，前記のとおり，ズボンの前身頃に，ポケットと重なる位置にフラップを有するもう一つのポケットを設けることが周知の技術であることも併せ考慮すれば，刊行物２（甲４）の構成は，尻ポケットに限らず，前身頃に採用することもできるといえるから，本願発明は，刊行物１発明に，刊行物２に記載された事項及び周知技術を組み合わせることにより当業者が容易に想到し得た程度のものともいえる。
したがって，これと同旨の結論を導いた審決の判断に誤りがあるものとは認められない。
５原告の主張について
(1)本願発明の認定の誤りについて
ア「足に近い側の面」と「身体側の面」について
原告は，足も腕も身体の一部であることから，審決が本願発明における「足に近い側の面」を「身体側の面」と捉えるのは拡張解釈に当たり失当であると主張する。


しかしながら，ズボンを着用するのは主として下半身（腰から下の足の部分）であるから，ズボンを着用する場合に身体側となるのが足の部分であることは技術常識というべきであり（一般常識といってもよい。），腕を下したときに腕がズボンに触れる側をもって身体側とするのがその技術分野における通常の理解であるとはいえない。審決も当然，ズボンを着用した場合に身体側，すなわち足の側になる面をもって「身体側の面」と表現していることが明らかであって，原告が指摘するような，下した腕が当たる側の面（足の側の面とは反対側の面）をも含むことを前提に不当な対比を行っているとの事実があるとは認められない（原告もそのような対比がなされていることを具体的に指摘するものではない。）。したがって，上記原告の主張は採用できない。
イ「閉口手段」と「フラップ」の混同について
原告は，審決が本願発明における「フラップ」と「閉口手段」とを混同していると主張する。
しかしながら，本願発明における第二のポケットは，その口を閉じる閉口手段とその口を覆うフラップとを備え，かつ，閉口手段の一部はフラップに設けられているものであり，フラップに閉口手段の一部が設けられることによって，第二のポケットの口を閉じることができるものであるから，本願発明と刊行物１発明との相違は，原告が指摘するようにフラップについてのものとみることもできるし，審決が認定するように閉口手段についてのものとみることもできる。したがって，審決の相違点の認定に直ちに誤りがあるとはいえないし，審決が本願発明における「フラップ」と「閉口手段」とを混同しているとの指摘も当たらない（この点において，審決の結論に影響を与えるような解釈の相違があるとは認められない。）。したがって，上記原告の主張は採用できない。
(2)相違点の誤りについて
原告は，審決が認定した相違点１は相違点ではなく，また，相違点２はフラップの有無を中心に捉えるべきであり，正しくは，「刊行物１に記載された発明ではフラップが存在しないのに対し，本願発明はフラップを備えており，かつ，閉口手段の一部がフラップに設けられている点。」（原告主張の相違点）と認定すべきである旨主張する。
しかしながら，相違点１については，審決も実質的相違点ではないと判断しており，この点に判断の誤りがあるとは認められないことは前示のとおりである。
相違点２についても，審決は，「第二のポケットの閉口手段について，本願発明は『ファスナー，ボタン又はホックである。第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。閉口手段の一部は，前記フラップに設けられている。』が，刊行物１発明は『ファスナー・ベルクロ等』であり，フラップを備えていない点。」とし，「閉口手段について」という前置きをしつつ，刊行物１発明が，フラップを備えていないこと，閉口手段の一部は，前記フラップに設けられていることを相違点として抽出しているのであるから，原告の主張を前提にしたとしても相違点２の認定に誤りはない（もともと，フラップに着目するか，閉口手段に着目するかは見方の相違にすぎないことは既に指摘したとおりである。）。
よって，上記原告の主張は採用できない。
(3)対比の誤りについて
原告は，刊行物２（甲４）の「かくし袋（１）」は，尻ポケットに関するものである点において，本願発明の「第二のポケット」とは構成が異なるものであり，刊行物３（甲５）の「ポケット１６」及び「細幅フラップ１８」は，外観で視認できるものである点において，本願発明の「第二のポケット」及び「フラップ」とは構成が異なるものであるから，それぞれ前者が後者に相当すると認めた審決の対比は誤りであると主張する。しかしながら，本願の拒絶理由は進歩性欠如であって，刊行物２及び３は，いずれも進歩性の判断に供される引用例にすぎないものであるから，それ自体，本願発明と全く同一の構成を備えている必要はない（仮に備えているとすれば，別に新規性欠如の無効理由が生ずる。）。
そして，刊行物２及び３は，いずれも通常のポケット（刊行物２の「ポケット（２）」，刊行物３の「脇ポケット１０，１１」）と，それに重なる位置に小さなポケット（刊行物２の「かくし袋（１）」，刊行物３の「ポケット１６」）を有するものであり，審決は，その限りにおいて，当該小さなポケットが本願発明の「第二のポケット」に相当すると認定したにすぎず（本願発明の「第二のポケット」は「第一のポケット」と重なる位置に設けられた小さなポケットであるといえる。），また，当該小さなポケットの開口部を覆う舌片状の部材をフラップに相当すると認定したにすぎないから，かかる対比において審決の認定判断に誤りはない。
したがって，上記原告の主張は採用できない。
(4)容易想到性の判断の誤りについて
ア第一の論点（周知例の誤り，動機付けの不存在）について(ｱ)原告は，刊行物３ないし６（甲５ないし８）は，いずれも本願発明の「第二のポケット」に関する全ての構成を有するものではないから，これらをもって，刊行物２（甲４）のフラップを，刊行物１（甲３）に適用することに困難性はないということはできない旨主張する。しかしながら，そもそも本願の拒絶理由は進歩性欠如であって，刊行物３ないし６は，ズボンの前身頃にフラップ付き二重ポケットを有することについての周知例として挙げられているのにすぎないから，本願発明の「第二のポケット」と全く同一の構成を有する必要はない。そして，前記４(2)エのとおり，少なくとも，刊行物３ないし５から，ズボンの前身頃に，ポケットと，それと重なる位置に，フラップを有するもう一つのポケットを設けることは周知の技術であったと認められるから，審決の周知技術の認定に誤りがあるとはいえない。したがって，上記原告の主張は採用できない。
(ｲ)原告は，刊行物１（甲３）のポケットバッグはファスナーを備えており，十分に口が閉じられているから，フラップを設ける動機付けがないとも主張する。
しかしながら，前記４(2)ウのとおり，刊行物１発明は，隠しポケットを設けることによって実現される盗難等の事故防止の効果に加え，開閉自在な係止器具を設けることで，更に確実な効果を期待するものと理解でき，これによれば，盗難等の事故防止の効果をより確実にしようとする動機付けを十分有するものと認められる。
したがって，上記原告の主張は採用できない。
イ第二の論点（第二のポケットの位置）について
原告は，第二のポケットが第一のポケットの内側にあるか外側にあるかによって，視認性等に大きな相違が生じる以上，審決が「第二のポケットが内側か外側かというポケットの位置にかかわらず」として「内側／外側」の別を軽視している点は失当であり，これに基づいてなされた判断も失当であると主張する。
しかしながら，相違点２は，刊行物１発明の第二のポケットがフラップを備えていないことに関するものであるところ，フラップを設けるか否かそれ自体は，必ずしもポケットがズボンの内側にあるか外側にあるかにかかわらない事柄であるし，フラップを設けるか否かが，原告の指摘する視認性等の４点に直接左右されるという技術常識の存在を裏付ける証拠も何ら提出されていないのであるから，刊行物１発明に刊行物３に記載された閉口手段（小さなポケットにフラップを有する構成）を採用できるとした審決の判断に誤りがあるとはいえない。
したがって，上記原告の主張は採用できない。


平成２８年１２月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年(ワ)第６６２７号職務発明対価請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月２８日
判           決
原           告            甲同訴訟   代理人   弁護士        伊藤真悟同                  澤井   裕被           告      ソニー   損害保   険株式   会社同訴訟   代理人   弁護士        熊倉禎男
同                  田和彦
同                  相   良   由里子
主              文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２６年１０月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，原告が，被告の在職中に職務上行った発明につき，特許を受ける権利を被告に譲渡したことについて，被告に対し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３項及び４項に基づき，相当の対価として，その未払分●（省略）●円のうち１０００万円及びこれに対する催告の日の翌日である平成２６年１０月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)当事者等
ア原告は，被告の元従業員であって，平成１１年７月に被告に入社し，平成１３年１０月から商品企画部に在籍したものの，平成１７年１０月に被告を退社した者である。
イ被告は，損害保険業等を業とする株式会社である。訴外ソニー株式会社（以下「ソニー」という。）は，電子・電気機械器具の製造，販売及び金融業等を業とする株式会社であり，平成１６年４月まで被告の親会社であったものである。
(2)被告における職務発明の取扱いに関する諸規定被告の就業規則である「ＧＳ社員就業規則」（乙２）では，職務発明について特許を受ける権利は被告に帰属するものとされている（６５条１項）。そして，被告の「発明考案規程」（乙３）では，被告の従業員は職務発明について特許を受ける権利を被告に譲渡しなければならないこと（２条１項），被告は当該権利をソニーに譲渡することができること（２条４項）が定められているほか，職務発明をした従業員に対する褒賞金の額が定められている（４条，５条）。
(3)原告の職務発明
原告及びＡ（以下「Ａ」という。）は，平成１６年６月頃までに，自動車保険料計算システム，自動車保険料計算装置及び自動車保険料計算プログラムに関する発明をした（以下「本件職務発明」という。）。同発明は，被告の業務範囲に属し，かつ，原告及びＡの職務に属する発明であった。
(4)出願経緯等
ア原告及びＡは，平成１６年６月２３日，被告に対し，本件職務発明について特許を受ける権利を譲渡した。
被告は，同日，ソニーに当該権利を譲渡し，ソニーは被告に対して本件職務発明の通常実施権を許諾した。（乙４ないし６，弁論の全趣旨）イソニーは，同年１０月１５日に本件職務発明に関し特許出願をし，平成１９年９月５日に手続補正書を提出したところ，平成２１年１２月２２日付けで拒絶理由通知書を受けた。
そこで，ソニーは，平成２２年２月１５日，手続補正書及び意見書を提出したところ，同年３月３日付けで特許査定を受け，同年４月９日，設定登録された（以下，登録された特許権ないし特許を「本件特許権」ないし「本件特許」という。）。（甲２，乙７，９，１６ないし１８）
(5)本件特許権の内容
本件特許権の内容は，次のとおりである（請求項の数１０。以下，特許請求の範囲請求項１ないし１０の発明を「本件発明１」ないし「本件発明１０」などといい，併せて「本件各発明」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」といい，その内容は別紙特許公報記載のとおりである。）。（甲２）
特許番   号特許第４４８７７２３号
発明の名称自動車保険料計算システム，自動車保険料計算装置，及び自
動車保険料計算プログラム
出願    日平成１６年１０月１５日
登録    日平成２２年４月９日
特許請求の範囲
【請求項１】
所定の保険期間中に車両が走行すると予測される予測走行距離を保険期間ごとに端末装置から受信するとともに積算距離計開始値および積算距離計終了値を前記保険期間ごとに前記端末装置から受信する入出力インタフェース
と，
前記入出力インタフェースによって受信された前記予測走行距離を取得す
る予測走行距離取得手段と，
前記取得した予測走行距離を用いて前記所定の保険期間中の基準保険料を
計算する基準保険料設定手段と，
前記基準保険料を計算した保険期間の直前の保険期間に車両が実際に走行した実績走行距離を，前記入出力インタフェースによって受信された前記直前の保険期間における前記積算距離計開始値および前記積算距離計終了値を
用いて計算する実績走行距離取得手段と，
前記入出力インタフェースによって受信された前記直前の保険期間の予測走行距離と，実績走行距離取得手段によって計算された前記実績走行距離との差分から，調整保険料を決定する調整保険料決定手段と，前記基準保険料に前記調整保険料を加算または減算することによって保険
料を算出する保険料算出手段と，
を具備し，
前記入出力インタフェースは，
前記積算距離計開始値が計測された日を示す開始値計測日および前記積算距離計終了値が計測された日を示す終了値計測日を前記端末装置からさらに
受信し，
前記自動車保険料計算装置は，
前記入出力インタフェースによって受信された前記開始計測日が前記直前の保険期間の始期日と一致しない場合，または，前記入出力インタフェースによって受信された前記終了計測日が前記直前の期間の終了日と一致しない場合に，前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する推定手段を具備し，
前記調整保険料決定手段は，
前記推定手段で推定した実績走行距離を用いて調整保険料を決定し，
前記推定手段は，
前記実績走行距離取得手段によって計算された前記実績走行距離を用いて，前記開始値計測日および前記終了値計測日から求められる単位期間当たりの走行距離に前記直前の保険期間を乗じて前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する，自動車保険料計算装置。
【請求項２】
前記推定手段は，


前記取得した実績走行距離の計測開始点と前記直前の保険期間の開始点，又は，前記取得した実績走行距離の計測終了点と前記直前の保険期間の終了点，のうち，少なくとも一方を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項３】
前記実績走行距離取得手段は，
前記直前の保険期間内において保険対象の車両が入替られた場合，前記直前の保険期間に保険対象であった各車両の保険対象期間中の走行距離を累計して実績走行距離を取得する，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項４】
前記実績走行距離取得手段は，
前記直前の保険期間内において前記車両が保険対象とならない期間があった場合，前記車両が保険対象であった際に走行した走行距離の累計値と，前記車両が保険対象であった期間の累計値を用いて，前記直前の保険期間での実績走行距離を算出する，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項５】
前記車両と他の車両との関連づけを記憶する関連づけ記憶手段を具備し，前記保険料算出手段は，前記直前の保険期間に対して取得した前記車両の予測走行距離と，前記取得した前記車両の実績走行距離との差分を用いて，前記関連づけられた他の車両の保険料を算出する，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項６】
前記調整保険料決定手段は，前記車両の調整保険料を計算するための予測走行距離と実績走行距離の差分のうち，前記関連する他の車両の保険料を計算するのに用いた部分を除いて前記調整保険料を決定する，請求項５に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項７】
前記差分計算手段で計算した差分の累積値を複数の保険期間に渡って記憶
する累積差分記憶手段と，
前記記憶した差分の累積値のうち，調整保険料の計算に用いる部分の指定
を受け付ける部分指定手段と，
を具備し，
前記調整保険料決定手段は，前記差分の累積値のうち，前記指定を受け付
けた部分を用いて調整保険料を決定し，
前記累積差分記憶手段は，累積値から当該調整保険料の決定に用いた部分を減じる，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項８】
通信回線を介して接続した端末に，予測走行距離と，実績走行距離と，を
入力する入力画面を提供し，
前記予測走行距離取得手段は，前記提供した入力画面に対して前記端末か
ら送信されてきた予測走行距離を取得し，
前記実績走行距離取得手段は，前記提供した入力画面に対して前記端末から送信されてきた実績走行距離を取得する，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項９】
通信回線を介して接続した端末に，前記調整保険料決定手段が決定した調整保険料を表示するための調整保険料表示画面を提供する，請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項１０】
コンピュータを，
所定の保険期間中に車両が走行すると予測される予測走行距離を保険期間ごとに端末装置から受信するとともに積算距離計開始値および積算距離計終了値を前記保険期間ごとに前記端末装置から受信する入出力インタフェース
と，
前記入出力インタフェースによって受信された前記予測走行距離を取得す
る予測走行距離取得手段と，
前記取得した予測走行距離を用いて前記所定の保険期間中の基準保険料を
計算する基準保険料設定手段と，
前記基準保険料を計算した保険期間の直前の保険期間に車両が実際に走行した実績走行距離を，前記入出力インタフェースによって受信された前記直前の保険期間における前記積算距離計開始値および前記積算距離計終了値を
用いて計算する実績走行距離取得手段と，
前記入出力インタフェースによって受信された前記直前の保険期間の予測走行距離と，実績走行距離取得手段によって計算された前記実績走行距離との差分から，調整保険料を決定する調整保険料決定手段と，前記基準保険料に前記調整保険料を加算または減算することによって保険
料を算出する保険料算出手段と，
を具備し，
前記入出力インタフェースは，
前記積算距離計開始値が計測された日を示す開始値計測日および前記積算距離計終了値が計測された日を示す終了値計測日を前記端末装置からさらに
受信し，
前記自動車保険料計算装置は，
前記入出力インタフェースによって受信された前記開始計測日が前記直前の保険期間の始期日と一致しない場合，または，前記入出力インタフェースによって受信された前記終了計測日が前記直前の期間の終了日と一致しない場合に，前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する推定手段を具備し，
前記調整保険料決定手段は，
前記推定手段で推定した実績走行距離を用いて調整保険料を決定し，
前記推定手段は，
前記実績走行距離取得手段によって計算された前記実績走行距離を用いて，前記開始値計測日および前記終了値計測日から求められる単位期間当たりの走行距離に前記直前の保険期間を乗じて前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する，自動車保険料計算装置として機能させるための自動車保険料計算プログラム。
(6)４種類の補正方法
本件明細書等には，「積算距離計の計測日と契約期間の始期日・終期日にずれが生じる場合の補正方法」（段落【００７８】）として，以下のとおり，「第１の補正方法」から「第４の補正方法」まで４種類の補正方法が記載されている。
ア第１の補正方法
実績走行距離の計測期間から求められる単位期間当たりの走行距離に保険期間を乗じて保険期間中の実績走行距離を推定する方法（段落【００８０】～【００９２】，【図８（ａ）】）
イ第２の補正方法
実績走行距離の計測開始点と保険期間の開始点を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする方法（段落【００９３】～【０１０１】，【図８（ｂ）】）
ウ第３の補正方法
実績走行距離の計測終了点と保険期間の終了点を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする方法（段落【０１０２】～【０１１０】，【図８（ｃ）】）
エ第４の補正方法
積算距離計開始値とその計測日及び予測走行距離から始期日での積算距離計の値を推定し，さらに積算距離計終了値とその計測日及び実際に走行した距離から終期日での積算距離計の値を推定する方法（段落【０１１１】～【０１１８】，【図８（ｄ）】）
(7)既払額等


被告は，平成１６年１１月１０日，原告に対し，本件職務発明に係る発明報告褒賞金として●（省略）●円を支払った。（甲３，乙２３）また，被告は，平成１７年８月，原告に対し，本件職務発明に係る発明考案褒賞金として●（省略）●円を支払った。（乙１９）
(8)被告の保険商品
被告は，平成１６年１１月，被告の自動車保険において，自動車保険料計算装置を用いて，「契約時に設定した距離で算出した保険料」と「実際に走った距離で算出した保険料」の差額を実績走行距離を推定する手段によって算出し，それを翌年の保険料から割り引くことによって次年度の調整保険料を設定する「くりこし割引」と題する自動車保険サービス（以下「被告サービス」という。）の適用を開始した。（甲８，弁論の全趣旨）
(9)職務発明対価の請求
原告は，被告に対し，平成２６年１０月２８日付け通知書をもって本件職務発明に対する相当の対価の支払を請求し，同通知書は同月２９日に被告に到達した。
(10)本件特許の出願に先立つ公知技術
本件特許の出願に先立つ公知技術が記載された刊行物として，以下の文献が存在する。
アビクトリア・トランスポート・ポリシー・インスティチュート「走行距離に基づく自動車保険」（インターネットアーカイブが保存した日２００４年〔平成１６年〕７月２３日。乙１０。以下「乙１０文献」という。）
イ特開２００１－３３１６４８号公報（公開日平成１３年１１月３０日。乙１１。以下「乙１１文献」という。）
ウ特表２００１－５２１２２６号公報（公表日平成１３年１１月６日。乙１２。以下「乙１２文献」という。）
エ特開２００２－２９７９１０号公報（公開日平成１４年１０月１１日。乙１３。以下「乙１３文献」という。）
３争点
(1)本件各発明の実施等の有無
ア本件発明１の実施の有無
イ本件発明１の均等実施の成否
ウ本件発明２の実施の有無
(2)相当の対価の算定
ア被告が受けるべき利益の額
イ原告の貢献度
ウ共同発明者間の寄与割合
エ原告が受けるべき相当の対価の額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（本件発明１の実施の有無）について
〔原告の主張〕
本件発明１は，本件特許の特許請求の範囲請求項１（以下，単に「請求項１」などという。）のとおり，「前記入出力インタフェースによって受信された前記開始計測日が前記直前の保険期間の始期日と一致しない場合〔中略〕に，前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する推定手段を具備」するとともに，「前記実績走行距離取得手段によって計算された前記実績走行距離を用いて，前記開始値計測日および前記終了値計測日から求められる単位期間当たりの走行距離に前記直前の保険期間を乗じて前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する」という発明である。
これに対し，被告サービスは，積算距離計（オドメータ）の開始値計測日が保険始期日と一致しない場合における推定手段を具備している。すなわち，被告のウェブサイト（乙２０）の例でいえば，保険始期日の６０日前（開始値計測日）に申告した積算距離計の値が１万㎞，契約距離区分の上限値が７０００㎞，積算距離計の終了値が１万８０００㎞である場合，当該保険期間における実績走行距離は，８０００㎞（１８，０００㎞－１０，０００㎞＝８，０００㎞）ではなく，保険始期日における積算距離計開始値を１万１１５０㎞として，６８５０㎞（１８，０００㎞－１１，１５０㎞＝６，８５０㎞）と推定されることになるのであるから，本件発明１にいう「積算距離計の開始値計測日」が「保険期間と一致しない場合」における「実績走行距離の推定手段」を具備しているといえる。
また，上記推定手段は，裏を返せば，実績走行距離（１８，０００㎞－１０，０００㎞＝８，０００㎞）から，日割計算により算定した調整距離（７，０００㎞÷３６５日×６０日＝１，１５０㎞）を差し引いて求める方法といえるのであるから，本件発明１にいう「実績走行距離」を用いて「積算距離計の開始値計測日」から求められる「単位期間当たりの走行距離」に保険始期日までの期間を乗じた数値をもって調整し，その結果として，「保険期間中の実績走行距離を推定する手段」を具備しているといえる。
したがって，被告サービスは，本件発明１を実施したものである。
〔被告の主張〕
被告サービスにおける「積算距離計の計測日と契約期間の始期日にずれが生じる場合」の補正方法は，保険始期日の積算走行距離（実績走行距離）を，申込日の積算走行距離と，契約者が選択した契約距離区分の上限値をもとに推定する方法である。
被告のウェブサイト（乙２０）の例に従えば，契約者が契約距離区分７０００㎞以下で申し込みを行った場合で，申込日の積算距離計の数値が１万㎞であり，申込日が保険始期日の６０日前であった場合，契約者が選択した契約距離区分の上限値７０００㎞に，申込日（積算距離計の計測日）と契約始期日までの日数６０日／３６５日を乗じた数値（１，１５０㎞）を，申込日のオドメータの数値（１０，０００㎞）に足し，その結果（１１，１５０㎞）を保険始期日のオドメータの数値として，そこから契約距離である７０００㎞のカウントを始める，という方法を採用している。
さらに，被告サービスにおいては，保険始期日の積算走行距離については上記推定方法を採用するが，契約終了時の積算走行距離については，継続手続日における計測値をそのまま使用して，契約期間中の実績走行距離を算定している。契約者は契約終了日よりも前に継続手続を行うのが通常であるが，その場合であっても，契約終了日の実績走行距離を補正するために推定することはしていない。
したがって，被告サービスは，本件発明１を実施したものではない。２争点(1)イ（本件発明１の均等実施の成否）について
〔原告の主張〕


仮に，被告サービスが本件発明１と形式的には異なるとしても，実質的には，請求項１の技術的範囲に属する方法を実施しているといえる。すなわち，職務発明について使用者が受けるべき利益は，当該発明を独占的に実施し，あるいは他者による実施を排除して得られるべき利益と解されるが，使用者は特許の技術的範囲に属する他者の実施を排除し，独占して実施することができる一方，発明した従業者にはその相当の対価請求権が認められないとするのでは著しく衡平にもとる結果となる。そこで，いわゆる均等論から認められる特許の技術的範囲の実施は，職務発明の実施と同視されるべきであり，その実施によって得られた利益は使用者が受けた利益とすることが衡平にかなうといえる。
そして，本件においては，以下の(1)ないし(5)に照らし，被告は本件発明１を均等実施しているというべきである。
(1)均等の第１要件（非本質的部分）について
均等論における特許発明の本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで，「当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分」又は「当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分」であるとされ，換言すれば，「右部分が他の構成に置き換えられるならば，全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」であると解されている。
この点，本件発明１により解決される課題（効果）は，「特別な車載装置を用いなくても走行距離によって保険料を設定すること」及び「当年度の走行距離が計測される前に保険料を確定すること」にある（本件明細書等の段落【０００７】【０００９】）。このような効果を得るため，本件発明１では，まず顧客から申告を受けた予測走行距離に応じて保険料を設定し，実績走行距離との差分は次年度の保険料をもって調整するという手段により，「当年度の走行距離が計測される前に保険料を確定すること」を可能とし，また，実績走行距離については顧客から申告を受ける積算距離計数値をベースとして算定することで「特別な車載装置を用いなくても走行距離によって保険料を設定すること」を可能としている。
そのため，「課題解決手段を基礎付ける部分」又は「特有の作用効果を生じるための部分」は，予測走行距離により当年度の保険料を設定し，顧客から申告を受けた積算距離計数値から実績走行距離を算出し，その実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整する，という方法を構成する点にあるといえる。かかる構成部分こそが課題解決に必要不可欠なものであり，本件発明１の技術的思想の核心である。当該部分が他の構成に置き換えられてしまうと，全体として本件発明１の技術的思想とは別個のものと評価されてしまうことは明らかであり，したがって，当該部分が本件発明１の本質的部分である。
そして，被告は上記方法を実施しているのであり，本件発明１の本質的部分を実施しているといえる。
(2)均等の第２要件（置換可能性）について
上記(1)のとおり，本件発明１の目的は「特別な車載装置を用いなくても走行距離によって保険料を設定すること」及び「当年度の走行距離が計測される前に保険料を確定すること」にあり，この目的を達成するために必要かつ代替不可能な構成要件（本質的部分）は，「予測走行距離により当年度の保険料を設定し，顧客から申告を受けた積算距離計数値から実績走行距離を算出し，その実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整する」という構成部分にある。
したがって，仮に被告が実施する推定方法が本件発明１の請求の範囲に記載された方法とは形式的に異なるとしても，当該推定方法に関する構成部分を置換したところで，上記目的を達成できることに変わりはなく，また，本件発明１と同一の作用効果を有するため，実質的には本件発明１を実施しているというべきである。
(3)均等の第３要件（置換容易性）について
被告によれば，被告サービスでは，積算距離計の開始値計測日と保険始期日が異なる場合に，被保険者に対して設定された契約距離区分の上限値を３６５日で除して，開始値計測日から保険始期日までの日数を乗じて推定するという方法を採用しているとのことである。
しかるに，そもそも車両の走行距離ごとに区分を設けて保険料を設定することは，現在の自動車損害保険業界において既に数社が実施している方法であり，また，日割りでの距離計算という方法についてもごく一般的な手法である。本件発明１にも「単位期間あたりの走行距離」をもって計算する方法が記載されており，少なくとも当該特許請求の範囲を見た当業者にとっては，被告の推定方法は容易に想到可能である。
(4)均等の第４要件（対象方法の容易推考性）について本件特許出願当時，実績走行距離を用いて保険料を算出するには，車両に走行距離を計測するための特別な車載装置を搭載する必要があった。そのため，そもそも積算距離計の計測日と契約期間にずれが生じる場合に実績走行距離を推定計算する必要がなく，現在被告が採用している推定方法が，当時の公知技術であったとか，当業者にとり容易に推考できたといった事情は存在しない。
(5)均等の第５要件（特段の事情）について
本訴において，被告は，本件明細書等に記載されている具体的な推定方法を実施しているものではないと主張している。そうだとすれば，本件特許の出願から成立までの間において特許請求の範囲につき補正がされたとしても，現在被告が実施している推定方法を意識的に除外していることはあり得ない。
〔被告の主張〕
以下のとおり，被告が被告サービスで実施する方法は，均等の第１要件及び第５要件を充足しないから，その他の要件を検討するまでもなく，被告による実施態様が本件発明１の均等実施に該当することはない。
(1)均等の第１要件（非本質的部分）について
原告は，被告による実施態様が本件発明１のどの要件を充足せず，かつ，それがどのような構成に置き換えられるのかについて明確に特定していないが，いずれにしても，原告が本質的部分と主張する部分は本件発明１の本質的部分ではないし，被告は本件発明１の本質的部分を実施していない。すなわち，そもそも本件発明１は，特許庁の拒絶理由通知において，第１の補正方法により実績走行距離を推定する点にのみ進歩性があるとされたのであるから，本件発明１の本質的部分は第１の補正方法そのものにあると考えられる。しかるに，被告は第１の補正方法を実施していないから，被告の実施方法が本件発明１の本質的部分を実施していないことは明白である。よって，被告の実施する方法が，均等の第１要件を充足することはあり得ない。
(2)均等の第５要件（特段の事情）について
ソニーは本件発明１を拒絶理由通知において進歩性が認められた第１の補正方法に係る発明に限定したものであるところ，被告の実施する方法は第１の補正方法には該当しないから，ソニーは被告の実施する方法を意識的に除外したものであって，均等の第５要件を充足することはない。３争点(1)ウ（本件発明２の実施の有無）について
〔原告の主張〕
(1)仮に被告が本件発明１を実施していないとしても，被告は本件発明２を実施している。


すなわち，被告が被告サービスで実施している方法は，保険期間開始日の積算距離計数値を「契約者が選択した契約距離区分の上限値」をもって推定し，他方で，保険期間終了日の積算距離計数値については，計測日（申告日）が終了日と異なるとしても推定せずに，申告された数値をそのまま用いて，両数値の差分から保険期間中の実績走行距離を計算するというものである。そして，「契約距離区分」とは，顧客が一定の幅をもって予測した保険期間中の走行距離であり，その「上限値」とは顧客が予測した走行距離（契約距離区分）の中での上限の値を示すものにほかならない。つまりは，「顧客が申告した予測走行距離」をもって，保険期間開始日の積算距離計の数値を推定し，保険期間終了日の計測値は申告された値を用いる方法であり，本件明細書等に記載された第２の補正方法と一致し，あるいは少なくともこれと同視できる方法といえる。
そして，本件発明２は第２の補正方法を含むものであるから，被告は本件発明２を実施しているというべきである。
(2)被告の主張に対する反論
この点に関して被告は，本件特許の請求項２（本件発明２）は請求項１（本件発明１）の従属項であるから，被告が本件発明１を実施していない以上，本件発明２を実施することもあり得ないと主張している。しかし，確かに請求項２は請求項１を引用しているが，その記載内容及び出願の経緯からすれば，請求項２は，請求項１における実績走行距離の推定方法に関する記載部分（「前記推定手段は」以下の部分）について，これを置換した内容と解釈されるべきである。
すなわち，請求項２の書き出しは，請求項１の上記記載部分と同様，「前記推定手段は」であり，この「前記推定手段」とは，請求項１記載の「直前の保険期間中の実績走行距離を推定する推定手段」を指している。つまり，請求項２では，請求項１記載の「推定手段」と並んで，いわば同列的な方法として，実績走行距離の「推定手段」が記載されているのであって，請求項１に記載の方法とは異なる別の補正方法（第２ないし第４の補正方法）を内容とするものといえる。
また，本件特許の出願経緯からすれば，ソニーは第２ないし第４の補正方法を請求項２に含ませて解釈するために，あえて請求項２を外さずに残し，明細書の記載もそのままの形で設定登録したと考えるのが自然かつ合理的である。そのため，現在の請求項１における実績走行距離の推定手段の実施例が第１の補正方法であるとすれば，請求項２における推定手段の実施例は，第２ないし第４の補正方法にほかならない。
〔被告の主張〕
本件特許の請求項２（本件発明２）は請求項１（本件発明１）の従属項であるから，被告が本件発明１を実施していない以上，本件発明２を実施することはあり得ない。
この点に関して原告は，請求項２における推定手段の実施例が第２ないし第４の補正方法であると主張する。
しかし，ソニーが請求項２を請求項１の従属項としたのは，現在の請求項２に係る発明が，その当時の記載のままでは拒絶理由を克服できなかったために，請求項１の従属項としたのであって，原告が主張するような意図によるものではない。現在の請求項２が第２ないし第４の補正方法を示しているとの原告の主張は，現在の請求項２が，第１の補正方法を内容とする請求項１の従属項である，という客観的事実に明らかに反する主張といわざるを得ない。４争点(2)ア（被告が受けるべき利益の額）について
〔原告の主張〕
(1)被告サービスの販売前である平成１６年度の被告の利益は１７４億２１００万円であり，当該利益額と以後の各年度の利益額との差額が被告サービスによる増益分となる。平成１７年度から平成２５年度までの増益分合計額の合計は，別表右欄記載のとおり，８２３億２１００万円である。そして，本件サービスは，その発表後から注目を浴びており，被告も販売開始から現在に至るまでＣＭ及びホームページ等で大々的に宣伝し，本件各発明の存在が被告の集客に大きく貢献していることからすれば，上記増益分に対する本件各発明の寄与率は５０％を下回るものではなく，また，本件各発明の実施料率は低くとも５％と見込まれる。
以上を前提とすれば，本件各発明により被告がこれまでに受けている利益（独占の利益）は，２０億５８０２万５０００円となる。（計算式）82,321,000,000×50％×5％＝2,058,025,000
(2)被告の主張に対する反論
被告は，本件各発明による独占の利益が被告に発生していない（使用者等が受けるべき利益がない）と主張する。
しかし，本件各発明に係る被告サービスにつき，被告はその販売当初から広く宣伝を行い，他社を排して利益を得ていたのであって，本件各発明による「使用者等が受けるべき利益」が否定される理由はない。そして，被告サービスの販売を開始した平成１７年度以降，被告における自動車保険の売上げ（正味保険料収入－正味支払保険金）は顕著に増加しており，これは被告サービスの販売効果によるものにほかならない。したがって，本件各発明による独占の利益が発生していないとする被告の主張は，誤りである。
〔被告の主張〕
被告の平成１６年度の利益額が１７４億２１００万円であること，原告の主張する内容の計算を行えば平成１７年度から平成２５年度までの増益分合計額が８２３億２１００万円となることについては認め，その余は否認ないし争う。被告が被告サービスを大々的に宣伝したことはないし，被告サービスによっても契約当初に契約者の支払う保険料が著しく安価になることはないから，その存在が「集客に大きく貢献している」ことはないのであって，増益分に対する本件各発明の寄与度が５０％以上などということはあり得ない。また，被告サービスは，既に契約した契約者が保険契約を継続する場合に限り適用されるサービスにすぎず，それも，実際に被告が実施している被告サービスは，保険期間中に「走った距離」が契約距離区分の上限キロ数を「１，０００ｋｍ以上」下回る場合に，その差額保険料に相当する額を翌契約年度の保険料から減額する場合があるという，本来的なサービスに付随する契約継続時の割引サービスにすぎないから，損害保険会社の利益に大きな影響を及ぼすとはいい難い。
さらに，本件各発明は，被告サービスそのものの発明ではなく，被告サービスの前提となる，実績走行距離の補正方法に関するものにすぎないから，この意味においても，被告の利益に影響を及ぼすとは到底考えられない。被告サービスは平成１６年１１月に発表され，これが実際に適用されるようになったのは平成１７年２月１日からであるが，当該時期前後の被告の利益額の変化を見ても，緩やかな増加傾向が続いているのみで，何らの劇的な変化も見られない。
したがって，本件各発明の内容は，およそ被告の利益に影響を及ぼすものではない。


５争点(2)イ，ウ及びエ（原告の貢献度，共同発明者間の寄与割合，相当の対価の額）について
〔原告の主張〕
(1)原告の貢献度
原告は，Ａとともに本件各発明の原案を考案・作成し，原告において過去の保険契約に関する膨大なデータを解析した上で，経営委員会において本件各発明を説明して保険商品化への道筋を示し，さらに資料及びデータをそろえて監督官庁に対する商品化の許可を求め，その許可を得たことで，被告において本件各発明を商品化するに至ったものである。また，Ａは被告サービスの約款案を作成している。
このような原告及びＡによる多大な貢献からすれば，被告による宣伝広告等の営業努力を考慮しても，本件各発明に係る発明者寄与率は８％を下回るものではない。
(2)共同発明者間の寄与割合
Ａは原告とともに本件各発明を発案し，自ら約款案を作成したものの，原告は，過去の保険契約に関する膨大なデータを集めて分析し，経営委員会において商品化のメリット等を説明するとともに保険商品としての販売を提案し，また，監督官庁に対する許可申請の手続を自ら行ったのであり，本件各発明の商品化については独自に多大な貢献をしている。そのため，共同発明者間における原告の寄与割合は，どれだけ少なく見積もっても７０％を下回るものではない。
(3)相当の対価の額
以上のような原告の寄与率等を前提とすれば，原告が受けるべき相当の対価の額は１億１５２４万９４００円となるから，原告は，受領済みの●（省略）●万円を控除した残額●（省略）●円の請求権を有する。（計算式）2,058,025,000×8％×70％＝115,249,400
〔被告の主張〕
Ａが約款案を作成した事実は認め，その余は否認ないし争う。なお，前記第２，２(7)のとおり，被告は●（省略）●円のほか発明考案褒賞金●（省略）●円を支払っているから，仮に相当の対価の額が認定される場合は，控除されるべきである。
第４当裁判所の判断
１本件発明１及び２の意義
(1)本件明細書等には，以下の記載がある。
ア技術分野
・「本発明は，自動車保険料計算システム，自動車保険料計算装置，及び自動車保険料計算プログラムに関し，詳しくは，契約者が申告した車両の予測走行距離と，実際に走行した実績走行距離の差を用いて，次年度の自動車保険料を割増引きするものに関する。」（段落【０００１】）
イ背景技術
・「一般的に，自動車などの車両には，事故時の損害を補填するために損害保険（以下，自動車保険と記す）が設定されている。自動車保険の保険料は，補償内容や，契約者の年齢，性別，職業，といった個人情報など，各種の条件を用いて決定される。このように自動車保険の保険料を設定する発明として次の車両保険料算出システム，車載装置，及びサーバ装置がある。」（段落【０００２】）
・「また，近年，車両の走行距離を用いて保険料を設定する商品も発売されるようになってきた。
このようなものとしては，ＧＰＳ（ＧｌｏｂａｌＰｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇＳｙｓｔｅｍ）などの技術を用いて車載装置により車両の走行距離を計測し，計測した距離を用いて保険料の調整を当年度保険料で行うものがある。
走行距離が長いほど事故に遭う確率が高くなるので，走行距離を用いることにより保険料を合理的に設定することができる。」（段落【０００５】）
ウ発明が解決しようとする課題
・「ところで，走行距離を用いて保険料を設定する場合，車両に走行距離を計測するための車載装置を搭載する必要があった。また，実際に走行した走行距離を用いて保険料を設定するため，当年度の走行距離の計測が完了するまで保険料を確定することができなかった。」（段落【０００６】）
・「そこで，本発明の目的は，特別な車載装置を用いなくても走行距離によって保険料を設定することを第１の目的とする。
また，当年度が始まるまでに，即ち，当年度の走行距離が計測される前に保険料を確定することを第２の目的とする。」（段落【０００７】）
エ発明の効果
・「本発明によると，車載装置を用いなくても走行距離により保険料を設定することができると共に，車両が実際に走行する前に保険料を確定することができる。」（段落【０００９】）
オ発明を実施するための最良の形態
・「（１）実施の形態の概要
本実施の形態の自動車保険料計算システムは，保険期間の始まる前に当該保険期間中に車両が走行すると予測される予測走行距離を顧客（自動車保険の契約者）から申告を受け，これを用いて基準保険料を設定する。
顧客が支払う保険料は，保険契約の初年度に関しては基準保険料とし，次年度以降に関しては，前年度の予測走行距離と前年度に実際に走行した実績走行距離との差分により，今年度の基準保険料を調整した額を保険料とする。」（段落【００１０】）
・「より詳細には，予測走行距離が実績走行距離よりも大きかった場合は，その差分に対応する金額を基準保険料から割引いた金額を保険料とし，実績走行距離が予測走行距離を上回った場合は，その差分に対応する金額を基準保険料に割増した金額を保険料とする。
実績走行距離の計測は，保険期間の始期日（開始日）と終期日（終了日）において顧客に車両の積算距離計（オドメータ）の値を申告してもらい，その積算距離計終了値から積算距離計開始値を減算することにより行う。」（段落【００１１】）
・【図１】
・「以上の概要による情報処理手順を図１のフローチャートに示す。保険契約の初年度に関しては，自動車保険料計算システムは，顧客から当該初年度の予測走行距離の申告を受ける（ステップ５）。」（段落【００１２】）
・「また，自動車保険料計算システムは，初年度の終了時に実績走行距離を計算するために初年度開始時点での積算距離計の値（積算距離計開始値）の申告も顧客から受ける（ステップ１０）。
そして，自動車保険料計算システムは，顧客から取得した予測走行距離を用いて初年度の保険料を決定する（ステップ１５）。」（段落【００１３】）
・「初年度が終了すると，自動車保険料計算システムは，顧客から初年度終了時点での積算距離計の値（積算距離計終了値）の申告を受ける（ステップ２０）。
自動車保険料計算システムは，ステップ２０で取得した積算距離計の値からステップ１０で取得した積算距離計の値を減算して前年度（図１の初年度に対応）の実績走行距離を計算する（ステップ２５）。」（段落【００１４】）


・「また，自動車保険料計算システムは，顧客から当年度（図１の次年度に対応）の予測走行距離の申告も受ける（ステップ３０）。そして，自動車保険料計算システムは，当年度の予測走行距離から当年度の基準保険料を計算する（ステップ３３）。基準保険料は，割増引きする前の保険料である。」（段落【００１５】）
・「次に，自動車保険料計算システムは，ステップ５で取得した予測走行距離とステップ２５で計算した実績走行距離の大小を比較する（ステップ３５）。
比較の結果，予測走行距離が実績走行距離よりも大きかった場合は，前年度の予測走行距離と前年度の実績走行距離の差分を計算し，差分値に応じた金額を当年度の基準保険料から割引いて（ステップ４０）当年度の保険料を決定する（ステップ５０）。」（段落【００１６】）・「逆に比較の結果，実績走行距離が予測走行距離よりも大きかった場合は，前年度の予測走行距離と前年度の実績走行距離の差分を計算し，差分値に応じた金額を当年度の基準保険料に割増して（ステップ４５）当年度の保険料を決定する（ステップ５０）。
比較の結果，予測走行距離と実績走行距離が等しかった場合は，割増引きせずに基準保険料を保険料とする（ステップ５０）。次年度以降も自動車保険を継続する場合は，ステップ２０～ステップ５０を繰り返す。」（段落【００１７】）
・「以上のように，本実施の形態の自動車保険料計算システムは，顧客から申告された積算距離計の値を用いて車両の走行距離を計測するため，走行距離を計測するための車載装置を必要としない。
また，予測走行距離と実績走行距離の差分に相当する金額を次年度の保険料に繰り越す方式としているため，顧客の申告に基づいて当年度の保険料を確定することができる。」（段落【００１８】）カ積算距離計の計測日と契約期間の始期日・終期日にずれが生じる場合・「次に，積算距離計の計測日と契約期間の始期日・終期日にずれが生じる場合の補正方法について説明する。
積算距離計の値の計測は，保険期間の始期日と終期日に行うと最も正確な値が得られるが，顧客４の便宜性を考えて申告期間を設定し，その期間内に申告するようになっている。」（段落【００７８】）・「そのため，走行距離を計測した期間と保険期間にずれが生じる場合，即ち，実績走行距離の計測期間が対応する保険期間と一致しない場合がある。この場合，申告された値から保険期間中の走行距離を推定して補正する必要がある。
以下では，４つの補正方法を，それぞれ図８（ａ）～（ｄ）を用いて説明する。
何れの補正方法を採用するかは，保険会社の事業方針により決めることができる。そして，顧客４が申告した実績走行距離そのものではなく，これを補正した走行距離を用いて保険料の割増引金額を計算することは，予め顧客４に定款にて通知するものとする。
なお，自動車保険料計算システム１では，顧客４の申告日を以て積算距離計の計測日とするが，申告時に積算距離計の計測日を申告し，この計測日を用いてもよい。」（段落【００７９】）
キ第１の補正方法
・【図８（ａ）】
・「図８（ａ）は，第１の補正方法を説明するための概念図である。第１の補正方法では，実績走行距離開始値・終了値の計測日から保険期間中の実績走行距離を推定する。」（段落【００８０】）・「図８（ａ）において，水平方向は時間の推移を表しており，矢線５０～５６は実績走行距離計算の対象期間を表している。矢線５０～５６の両端に記されている黒丸印のうち，始期日側の黒丸印は積算距離計開始値の計測日を表し，終期日側の黒丸印は積算距離計終了値の計測日を表している。以下，図８（ｂ）～（ｄ）の黒丸印も同様である。」（段落【００８１】）
・「図８（ａ）に示したように積算距離計開始値の計測日と始期日の前後関係，及び積算距離計終了値と終期日の前後関係により矢線５０～５６で表したような４つの計測パターンがある。
即ち，矢線５０の場合は，始期日前に積算距離計開始値を計測し，終期日前に積算距離計終了値を計測する場合であり，矢線５２は，始期日前に積算距離計開始値を計測し，終期日後に積算距離計終了値を計測する場合である。
また，矢線５４は，始期日後に積算距離計開始値を計測し，終期日前に積算距離計終了値を計測する場合であり，矢線５６は，始期日後に積算距離計開始値を計測し，終期日後に積算距離計終了値を計測する場合である。」（段落【００８２】）
・「補正方法１では，何れの計測パターンにおいても保険期間に対する実際に走行した期間を係数（実際走行期間係数）とし，計測日における走行距離を按分計算する。
即ち，実績走行距離の計測期間から求められる単位期間当たりの走行距離に保険期間を乗じて保険期間中の実績走行距離を推定する。例えば，保険期間が１年（３６５日）の場合，実際走行期間係数は次の式（１）で表される。」（段落【００８３】）
・「実際走行期間係数＝３６５÷（積算距離計終了値の計測日－積算距離計開始値の計測日）・・・（１）」（段落【００８４】）・「そして，保険期間中の実績走行距離の推定値は，次の式（２）で推定される。」（段落【００８５】）
・「実績走行距離の推定値＝（申告日時点での積算距離計終了値－申告日時点での積算距離計開始値＋保険期間中に車両入替があった場合は，その直前までの積算距離計の累計値）×実際走行期間係数・・・（２）」
（段落【００８６】）
ク第２の補正方法
・【図８（ｂ）】
・「次に，図８（ｂ）を参照して第２の補正方法について説明する。第２の補正方法では，計測日における実績走行距離開始値と予測走行距離を用いて始期日の積算距離計の値を推定する。終期日における計測値は申告された値を用いる。
即ち，実績走行距離の計測開始点（積算距離計開始値の計測日）と保険期間の開始点（始期日）を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする。
矢線６０，及び矢線６２のように，積算距離計開始値の計測日が始期日以前の場合は，次の式（５）のように，顧客４が申告した予測走行距離を用いて波線部分の走行距離を推定し，始期日での積算距離計の値を推定する。」（段落【００９３】）
・「始期日での積算距離計の推定値＝計測日での積算距離計開始値＋予測走行距離×計測日から始期日までの日数÷３６５・・・（５）」（段落【００９４】）


・「ただし，保険期間を１年としている。閏年により１年間の日数が３６６日の場合は３６６で除する。また，保険期間が１年単位でない場合は，保険単位の日数を用いる。保険期間に関しては以下同様とする。また，矢線６４，及び矢線６６のように，積算距離計の値の計測日が始期日以降の場合は，次の式（６）のように，顧客４が申告した予測走行距離を用いて波線部分の走行距離を推定し，始期日での積算距離計の値を推定する。」（段落【００９５】）
・「始期日での積算距離計の推定値＝計測日での積算距離計開始値－予測走行距離×始期日から計測日までの日数÷３６５・・・（６）」（段落【００９６】）
・「以上，式（５）又は式（６）により始期日での積算距離計の値を推定値を用い，保険期間中の実績走行距離の推定値は，次の式（７）により推定する。」（段落【００９７】）
・「実績走行距離の推定値＝計測日での積算距離計終了値－始期日での積算距離計の推定値＋保険期間中に車両入替があった場合は，その直前までの積算距離計の累計値・・・（７）」（段落【００９８】）
ケ第３の補正方法
・【図８（ｃ）】
・「次に，図８（ｃ）を用いて第３の補正方法について説明する。第３の補正方法では，計測日における実績走行距離終了値と実際に走行した距離を用いて終期日の積算距離計の値を推定する。始期日における計測値は申告された値を用いる。
即ち，実績走行距離の計測終了点（積算距離計終了値の計測日）と保険期間の終了点（終期日）を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする。
矢線７０，及び矢線７４のように，積算距離計終了値の計測日が終期日以前の場合は，次の式（８）のように，申告による実績走行距離を用いて波線部分の走行距離を推定し，終期日での積算距離計の値を推定する。」（段落【０１０２】）
・「終期日での積算距離計の推定値＝計測日での積算距離計終了値＋（積算距離計終了値－積算距離計開始値）×積算距離計終了値の計測日から終期日までの日数÷３６５・・・（８）」（段落【０１０３】）・「また，矢線７２，及び矢線７６のように，積算距離計の値の計測日が終期日以降の場合は，次の式（９）のように，申告による実績走行距離を用いて波線部分の走行距離を推定し，終期日での積算距離計の値を推定する。」（段落【０１０４】）
・「終期日での積算距離計の推定値＝計測日での積算距離計終了値－（積算距離計終了値－積算距離計開始値）×終期日から積算距離計終了値の計測日までの日数÷３６５・・・（９）」（段落【０１０５】）・「以上，式（８）又は式（９）により求めた終期日での積算距離計の値を推定値を用い，保険期間中の実績走行距離の推定値は，次の式（１０）により推定する。」（段落【０１０６】）
・「実績走行距離の推定値＝終期日での積算距離計の推定値－計測日での積算距離計開始値＋保険期間中に車両入替があった場合は，その直前までの積算距離計の累計値・・・（１０）」（段落【０１０７】）
コ第４の補正方法
・【図８（ｄ）】
・「次に，図８（ｄ）を用いて第４の補正方法について説明する。第４の補正方法では，積算距離計開始値とその計測日，及び予測走行距離から始期日での積算距離計の値を推定し，更に，積算距離計終了値とその計測日，及び実際に走行した距離から終期日での積算距離計の値を推定する。」（段落【０１１１】）
・「始期日での積算距離計の値は第２の補正方法と同じ方法により推定し，終期日での積算距離計の値は第３の補正方法と同じ方法により推定する。
そして，保険期間中の実績走行距離は，次の式（１１）により推定する。」（段落【０１１２】）
・「実績走行距離の推定値＝終期日での積算距離計の推定値－始期日での積算距離計の推定値＋保険期間中に車両入替があった場合は，その直前までの積算距離計の累計値・・・（１１）」（段落【０１１３】）(2)前記第２，２(5)及び上記(1)の本件明細書等の記載によれば，本件発明１及び２の意義は，以下のとおりと認められる。
ア一般に，自動車等の車両には，事故時の損害を補填するために損害保険が設定されており，その保険料は各種の条件を用いて決定されている。近年は，車両の走行距離を用いて保険料を設定する商品も発売されているが，その場合，車両に走行距離を計測するための車載装置を搭載する必要があり，また，実際に走行した走行距離を用いて保険料を設定するために当年度の走行距離の計測が完了するまで保険料を確定することができなかった。
本件発明１及び２は，特別な車載装置を用いなくても走行距離によって保険料を設定することと，当年度の走行距離が計測される前に保険料を確定することを目的とするものである。
イ本件発明１及び２の自動車保険料計算システムにおいては，顧客から申告された積算距離計の値を用いて車両の走行距離を計測することにより，走行距離を計測するための車載装置を必要としないものとし，また，予測走行距離と実績走行距離の差分に相当する金額を次年度の保険料に繰り越す方式としていることにより，顧客の申告に基づいて当年度の保険料を確定するものとした上，積算距離計の値の計測を顧客に委ねることにより生じる積算距離計の計測日と契約期間の始期日・終期日とのずれについては，実績走行距離の計測期間から求められる単位期間当たりの走行距離に保険期間を乗じて保険期間中の実績走行距離を推定する方法（第１の補正方法）を採用した上（本件発明１），さらに，実績走行距離の計測開始点と保険期間の開始点を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする方法（第２の補正方法），実績走行距離の計測終了点と保険期間の終了点を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とする方法（第３の補正方法），積算距離計開始値とその計測日及び予測走行距離から始期日での積算距離計の値を推定し，さらに積算距離計終了値とその計測日及び実際に走行した距離から終期日での積算距離計の値を推定する方法（第４の補正方法）を採用することとした（本件発明２）ものである。
２争点(1)ア（本件発明１の実施の有無）について
(1)被告サービスの構成


被告のウェブサイト（乙２０）には，「保険開始日のオドメータ〔判決注：積算距離計〕の値は申込日から保険開始日までの日数に応じて自動的に計算します。」との記載とともに，例として，「保険始期日の６０日前に契約距離区分『７，０００km以下』で申込みを行った場合」には，「申込日に申告したオドメータの値に６０日間で走行すると仮定した距離１，１５０kmを足した数字を保険始期日のオドメータの値とします。」とし，計算式として，「契約距離区分の上限値７，０００km×６０日（申込日から保険始期日までの日数）／３６５日＝１，１５０km」との記載がある。したがって，被告サービスにおいては，契約距離区分の上限値を申込日から保険始期日までの日数で日割計算し，これを申込日の積算距離計の値に加えることにより，保険始期日の積算距離計の値を推定しているのであるから，「保険始期日の積算走行距離（実績走行距離）を，申込日の積算走行距離と，契約者が選択した契約距離区分の上限値をもとに推定する方法」（第２の補正方法に相当）を採用しているものと認められる。
(2)実施の有無
ア前記第２，２(5)のとおり，本件特許の請求項１（本件発明１）には，「前記実績走行距離取得手段によって計算された前記実績走行距離を用いて，前記開始値計測日および前記終了値計測日から求められる単位期間当たりの走行距離に前記直前の保険期間を乗じて前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する」との記載がある（第１の補正方法に相当）。
これに対し，被告サービスにおいては，このような第１の補正方法は採用していない。
すなわち，被告サービスにおいては，本件発明１にいう「実績走行距離」（継続手続日での積算距離計の数値から申込日に申告した積算距離計の値を差し引いた距離）を用いておらず，そのため，これを前提とした「単位期間当たりの走行距離」を計算していないし，さらに，この「単位期間当たりの走行距離」に「直前の保険期間」を乗じるという計算もしていないところである。
したがって，被告サービスにおいては，本件発明１を実施していないというべきである。
イこの点に関して原告は，被告サービスは実績走行距離（１８，０００㎞－１０，０００㎞＝８，０００㎞）から日割計算により算定した調整距離（７，０００㎞÷３６５日×６０日＝１，１５０㎞）を差し引いて求める方法といえるのであるから，本件発明１にいう「実績走行距離」を用いて「積算距離計の開始値計測日」から求められる「単位期間当たりの走行距離」に保険始期日までの期間を乗じた数値をもって調整し，その結果として，「保険期間中の実績走行距離を推定する手段」を具備しているといえるなどと主張する。
しかし，原告も上記主張の中で自認するとおり，被告サービスにおいて求められる「単位期間当たりの走行距離」は，「実績走行距離」（上記の例でいえば８，０００km）を日割計算したものではなく，「予測走行距離申告」（被告サービスにおける「契約距離区分」。上記の例でいえば７，０００km）を日割計算したものにすぎない。また，上記アのとおり，被告サービスにおいては，「単位期間当たりの走行距離」に「直前の保険期間」を乗じるという計算は一切行っていない。したがって，原告の上記主張は，その前提を欠き，採用することができない。
(3)以上によれば，争点(1)アにおける原告の主張は，理由がない。３争点(1)イ（本件発明１の均等実施の成否）について
(1)均等論について
ア特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等する製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても，①その部分が特許発明の本質的部分ではなく（第１要件），②その部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって（第２要件），③そのように置き換えることに，特許発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（第３要件），④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく（第４要件），かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（第５要件）は，対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年（オ）第１０８３号平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。
イ第１要件に関する特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。
そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち，特許発明の実質的価値は，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが，出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書に記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ，より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり，均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。
また，第１要件の判断，すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり，対象製品等に，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても，そのことは第１要件の充足を否定する理由とはならないと解すべきである（知的財産高等裁判所平成２８年３月２５日（平成２７年(ネ)第１００１４号）特別部判決参照）。
ウ以上を前提に，本件の原告の主張について検討する。
(2)本件特許の出願経過
証拠（乙７，９，１６ないし１８）によれば，以下の事実が認められる。
ア平成１９年９月５日付け手続補正書の記載


ソニーは平成１６年１０月１５日に本件特許を出願し，平成１９年９月５日に手続補正書（乙７）を提出するとともに，審査請求をした。上記手続補正書における請求項の数は１２であり，このうち請求項１ないし４は以下のとおり記載されていた（以下，上記手続補正書における請求項を「旧請求項１」などという。）。
「【請求項１】
所定の保険期間中に車両が走行すると予測される予測走行距離を取得
する予測走行距離取得手段と，
前記取得した予測走行距離を用いて前記所定の保険期間中の基準保険
料を設定する基準保険料設定手段と，
前記基準保険料を設定した保険期間の直前の保険期間に車両が実際に走行した実績走行距離を取得する実績走行距離取得手段と，前記直前の保険期間に対して取得した予測走行距離と，前記取得した実績走行距離との差分から，調整保険料を決定する調整保険料決定手段
と，
前記基準保険料と前記調整保険料とから保険料を算出する保険料算出
手段と，
を具備することを特徴とする自動車保険料計算装置。
【請求項２】
前記取得した実績走行距離の計測期間が前記直前の保険期間と一致しない場合に，前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定する推定手段
を具備し，
前記調整保険料決定手段は，前記推定手段で推定した実績走行距離を用いて調整保険料を決定することを特徴とする請求項１に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項３】
前記推定手段は，前記取得した実績走行距離を用いて，当該実績走行距離の計測期間から求められる単位期間当たりの走行距離に前記直前の保険期間を乗じて前記直前の保険期間中の実績走行距離を推定することを特徴とする請求項２に記載の自動車保険料計算装置。
【請求項４】
前記推定手段は，前記取得した実績走行距離の計測開始点と前記直前の保険期間の開始点，又は，前記取得した実績走行距離の計測終了点と前記直前の保険期間の終了点，のうち，少なくとも一方を一致させた場合の走行距離を実績走行距離の推定値とすることを特徴とする請求項２に記載の自動車保険料計算装置。」
イ拒絶理由通知
ソニーは，平成２１年１２月２２日，特許庁から拒絶理由通知書（乙９）の発送を受けた。
上記拒絶理由通知書では，旧請求項１，２，４ないし１２に係る発明は進歩性を欠く旨の指摘があった。そして，その理由として，次のような記載があった（〔〕内の記載は本判決による。）。
「文献１〔乙１０文献〕や２〔乙１１文献〕では当期つまり『直前の保険期間』における『予測走行距離』と『実績走行距離』との『差分』からその『直前の保険期間』の保険料を調整するモデルが扱われており，文献３〔乙１２文献〕や４〔乙１３文献〕では次期や翌年つまり『所定の保険期間』の保険料に対するボーナスや繰り越しのモデルが扱われており，また，次期に繰り越しをするようなインセンティブのモデル自体さまざまな業種における一般的なモデルであるから，請求項１にあるような処理は組み合わせや類推により得られることといえる。請求項２と４の『推定』処理については，文献３〔乙１２文献〕で随時に手続きができるとされていることから，任意のあるいは始期からの『推定』を含んだ処理は考察できるといえる。」
ウ平成２２年２月１５日付け手続補正書及び意見書上記イの拒絶理由通知書を受けて，ソニーは，平成２２年２月１５日，手続補正書（乙１６）及び意見書（乙１７）を特許庁に提出した。このうち手続補正書は，旧請求項１及び２に旧請求項３を結合させて新たな請求項１（本件発明１）とし，旧請求項４を請求項２（本件発明２）とするなどの補正をしたものであった。
また，意見書には，「本願請求項１～３を結合する補正を行いましたので，本願補正後の請求項１は，十分に進歩性を有するものと思量〔判決注：原文ママ〕いたします。」との記載があった。
エ特許査定
特許庁は，平成２２年３月３日，上記ウの手続補正書に基づき，これを本件特許として特許査定をした。
(3)乙１０文献ないし乙１３文献の記載
本件特許の出願に先立つ刊行物である乙１０文献ないし乙１３文献には，以下の記載がある。
ア乙１０文献
・「走行距離に基づく自動車保険」（表題）
・「マイルに応じたプレミアム」（１１頁１行目）
・「自動車運転者は当該期間中に運転すると予想される距離／時間に対して，一括でも分割でもよいので，予め費用を支払う。例えば，期間の始期に１２５００マイルについて支払う自動車運転者もいれば，５０００マイルについて支払った上で，必要に応じて追加分を支払う者もいる。全体のプレミアムは，実績走行距離に基づいて当該期間の終期に計算される。自動車所有者は未使用の距離／時間についてクレジットを得るか，未払い分について支払う。」（１１頁６～１１行目）
イ乙１１文献
・「【請求項１】申込者が該当車輌の将来の走行距離を設定し，その走行距離他諸条件に応じて自動車保険料金を算出する方法」・「【請求項３】申込時の走行距離・契約距離・契約満了の予定日（過去の走行ペースから算出）・階級・年齢他申込に必要な条件を入力すると，自動車保険料金見積書（以下見積書という）・自動車保険加入申込書（以下申込書という）・自動車保険契約書（以下契約書という）などを作成できると同時に，それらの情報を保険会社に伝達するシステム」・「【発明の実施の形態】①保険会社が店舗と代理店契約を締結する。②代理店である店舗の従業員が店舗敷地内又は顧客の指定する場所に出向き，該当車輌の走行距離メーターを目視により確認する。③店舗の従業員が契約距離・契約満了の予定日・階級・年齢他見積もりに必要な条件を顧客から聞いて，端末中のソフトに入力し，見積書発行後，顧客に検討してもらう。
④顧客が申込の意思表示をした場合は，店舗従業員はソフトに蓄積される見積書発行データから該当申込者の情報を抽出し，“申込書発行”メニューを選択する。
⑤発行される申込書には②で確認した走行距離以外の見積書発行時のデータが印字され，店舗の従業員が再度②の方法により該当車輌の申込時点の走行距離を確認，記入，捺印し，それ以外の項目は，記載内容を顧客が確認した上で捺印してもらう。
⑥店舗の従業員が申込書を回収後，保険会社に送付し，保険会社が顧客から保険料を徴収する。尚，保険会社は見積書・申込書などの店舗で入力したデータを照会することが可能である。
〔中略〕


▲１０▼契約の終了は契約距離に到達した時点とし，契約距離の▲１１▼延長は契約開始後何時にても可能とする。又，契約距離に満たない時点での解約の場合は，残りの距離を計算し相当額を被保険者に払い戻すこととする。」（段落【０００５】）
ウ乙１２文献
・「本発明は，陸上車両，船舶又は航空機，また人間，及び保険証券でカバーされる他の物又は動物に適用される保険料の消費を，そのコスト及び効率を最適化するために，管理できる電子装置に関する。」（段落【０００１】）
・「被保険者に利用できるものは，カードの情報を読取り及び書込みできる装置と保険会社とにより有効化される２つのスマートカードである。・・・期間の終わり又は随時に，使用者は承認オフィスでカードを読み取ってもらい，価格低減又は次の期間での“ボーナス”の利益を得ることができる。」（段落【０００４】）
エ乙１３文献
・「このような従来の課題を考慮し，本発明は，自動車保険の契約者が，契約者毎の実際の運転の状況に即して保険料が決定されるとともに，自動車の使用の状況を速やかに保険料に反映できるシステムを提供することを課題とするものである。」（段落【０００６】）
・「すなわち，請求項１では，保険会社の保険会社サーバと，自動車に備えられる車載端末とが，ネットワークを介して接続され，車載端末には，乗車する運転者の年齢，乗車人数等の自動車の使用情報を申告入力して保険会社サーバに送信する使用情報送信手段と，自動車を元に乗車中の走行速度，急加減速，急ハンドル等の運転情報を取得して保険会社サーバに送信する運転情報送信手段とが備えられ，保険会社サーバには，予め支払われた自動車保険の契約保険料からこの乗車により消費された保険料分を，申告された使用情報と取得された運転情報とに基づき算出する消費保険料算出手段とが備えられる。」（段落【０００８】）・「この手段では，乗車に際し車載端末から，自動車の使用情報が申告入力され，一方運転情報が自動車を元に取得されて保険会社サーバに送信されると，保険会社サーバでは，この乗車で算出された保険料が，予め契約時に支払われていた保険料から消費されたとして差し引かれる。」
（段落【０００９】）
・「上述の動作が繰り返された結果，保険の契約の満期日の時点で，追加保険料２００００円は全部消費されなかったため，残保険料が生じた。この残保険料は，翌年の契約に繰り越しても，あるいは契約者に払い戻してもいずれでもよい。」（段落【００８２】）
・「このように実施の形態（１）の変動消費型保険システム１では，自動車保険に契約した自動車の乗車毎に，誰が乗るか，何人乗るか，いつ，どこを走行するか，走行距離はどの程度か，安全運転しているか，といった種々の情報に基づいて保険料を計算し，あらかじめ支払った保険料を消費している。」（段落【００８３】）
(4)本件発明１の本質的部分
以上を前提に，本件発明１の本質的部分について検討する。ア本件明細書等においては，走行距離を用いて保険料を設定する場合，車両に走行距離を計測するための車載装置を搭載する必要があり，また，当年度の走行距離の計測が完了するまで保険料を確定することができなかったとの記載がある。
そして，本件明細書等には，顧客から申告を受けた積算距離計数値から実績走行距離を算出するため，走行距離を計測するための車載装置を必要としないこと，及び，実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整するため，当年度の保険料を確定することができるとの記載がある。
そうすると，これらの本件明細書等の記載のみに照らせば，本件発明１の本質的部分とは，「積算距離計数値から実績走行距離を算出するとともに，その実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整する」ことにあるようにみえなくもない。
しかし，ここにいう「積算距離計数値から実績走行距離を算出するとともに，その実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整する」との部分は，審査請求時における旧請求項１及び２（前記(2)ア参照）に係る発明に相当するところ，当該発明は，拒絶理由通知書において，乙１０文献等に照らし進歩性を欠く旨の指摘を受けていたものである。
そして，この旧請求項１及び２については，旧請求項３（第１の補正方法。なお，この旧請求項３の発明については，進歩性を欠く旨の指摘はなかった。）が結合され，新たに請求項１（本件発明１）へと補正されたところ，ようやく特許査定を受けたというのである。そうすると，上記補正後の本件発明１に関しては，上記の「積算距離計数値から実績走行距離を算出するとともに，その実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整する」との部分は，そもそも従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であるといえるのかどうか疑問があるといわざるを得ないから，以下検討する。イ(ｱ)まず，乙１０文献には，「自動車運転者は当該期間中に運転すると予想される距離」に対して「予め費用を支払」い，「全体のプレミアムは，実績走行距離に基づいて当該期間の終期に計算され」，「自動車所有者は未使用の距離」について「クレジットを得るか，未払い分について支払う」との記載がある。
また，乙１１文献には，「申込者が該当車輌の将来の走行距離を設定し，その走行距離他諸条件に応じて自動車保険料金を算出する方法」として，代理店である店舗の従業員が保険契約締結の際に「該当車輌の走行距離メーターを目視により確認」し，「契約距離・契約満了の予定日」等を顧客から聞くこととし，契約の終了は「契約距離に到達した時点」とし，「契約距離に満たない時点での解約の場合は，残りの距離を計算し相当額を被保険者に払い戻すこととする。」との記載がある。したがって，乙１０文献及び乙１１文献においては，直前の保険期間における予測走行距離と実績走行距離の差分から，その直前の保険期間の保険料を調整するモデルが開示されているということができる。(ｲ)さらに，乙１２文献及び乙１３文献には，それぞれ，「期間の終わり又は随時に，・・・次の期間での“ボーナス”の利益を得ることができる。」（乙１２文献），「この残保険料は，翌年の契約に繰り越しても・・・よい。」（乙１３文献）との記載がある。
したがって，乙１２文献及び乙１３文献においては，所定の保険期間の保険料に対して将来の保険料の調整をする旨開示されているということができる。
(ｳ)そうすると，本件発明１のうち「積算距離計数値から実績走行距離を算出するとともに，その実績走行距離と予測走行距離の差分から翌年度の保険料を調整する」との部分は，拒絶理由通知書でも指摘されているとおり，乙１０文献ないし乙１３文献に記載された事項を組み合わせることなどにより得られる程度の事項でしかないものというべきである。ウ以上によれば，本件明細書等に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは，出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分というべきである。


主文
被告人は無罪。
理由
第１公訴事実の要旨及び争点等
１本件公訴事実の要旨は，「被告人は，大阪市甲区乙ａ丁目ｂ番ｃ号の丙会館地下１階において，クラブ『Ｘ』を経営し，同クラブで稼働する従業員等に対する給与の支払をするとともに，ホステスに対する報酬の支払をする源泉徴収義務者であったものであるが，平成２１年８月から平成２３年７月までの間，同クラブで稼働する従業員等に対し，給与として合計１億３１６３万１９６０円を，同クラブで稼働するホステスに対し，報酬として合計６億２７６万７９００円をそれぞれ支払った際，これらの従業員等に対する給与について所得税として合計３１４３万１５９１円を，ホステスに対する報酬について所得税として合計４７９７万４２７８円をそれぞれ源泉徴収し，各法定納期限までに大阪府丁市戊ｄ丁目ｅ番ｆ号所在の所轄己税務署に納付しなければならないのに，これを納付せず，もって源泉徴収して納付すべき所得税合計７９４０万５８６９円を納付しなかった。」というものである。
そして，本件において，公訴事実記載の源泉所得税不納付の事実があったことは争いがなく証拠上も優に認められる。争点は，被告人が，クラブ「Ｘ」（以下「Ｘ」という。）の源泉徴収義務者であったか否かである。検察官は，被告人は，ＡとＸを共同経営していたから，Ａとともに，稼働する従業員等に対する給与及びホステスに対する報酬（以下「本件給与等」ともいう。）についての源泉徴収義務者であったと主張する。これに対し，弁護人は，ＸはＡが単独で経営しており，被告人はＡの従業員にすぎず，本件給与等に対する源泉徴収義務を負う立場にはなかったから，真正身分を欠き，無罪であると主張し，被告人もこれに沿う供述をしている。
２源泉徴収義務者の意義
源泉徴収義務者について，所得税法１８３条１項は「給与等の支払をする者」，同法２０４条１項は「報酬若しくは料金，契約金又は賞金の支払をする者」として定める。給与や報酬等の支払をする者と支払を受ける者との間に特に密接な関係があって，徴税上特別の便宜を有し，その能率を挙げ得ることが，そのような支払をする者に源泉徴収義務が課された趣旨であることに鑑みると，かかる特に密接な関係とは，それが濫用的脱法的である場合は別として，原則として，雇用契約や請負契約等の法律上の債権債務関係を意味すると解され，給与等の支払をする者とは，本来の債務者あるいはこれに準ずる関係にある者とみるのが相当である。そして，Ｘは，個人経営のクラブであったから，通常は，その経営者が債権債務関係の当事者といえる。そこで，被告人がＸの経営者といえるかについて検討する。
３本件の特異性
本件において検察官は，前述のとおり，ＸはＡと被告人の共同経営であると主張しているが，検察官が証人として請求したＸ関係者は，Ａ本人のみならず全員（被告人の母親を除く。）がＸは被告人の単独経営であったと証言しており，他方，弁護人請求証人や被告人側の証人は，全員がＡの単独経営であったと証言しており，Ａと被告人がＸを共同経営していたとする証拠は，捜査段階における被告人の検察官調書しかない。しかし，ＡがＸの経営者であったことは，検察官も前提にする当事者間に争いがない事実であり，また証拠上も後述するとおり確実に認定できる事実であって，本件における動かし難い事実といえる。ところで，検察官が立証の中心に据える被告人の検察官調書によれば，本件の源泉所得税の不納付犯は，Ａと被告人との共謀共同正犯という構成も考えられるところ，検察官は，Ａは源泉徴収義務者であるが，納付すべき所得税を納付しなかった事実の認識及び認容に欠けるとして，被告人の単独正犯として起訴している。本件における検察官の立証は，このような特異な経過をたどっているが，その大きな原因の一つとして，庚国税局が，被告人の強い希望があったとはいえ，肝心のＡから直接事情を聞かないまま，当時の被告人の説明を前提に，被告人のみを源泉徴収義務者として本件を処理したこともあって，Ａの源泉所得税の不納付犯という観点からの調査，捜査が十分になされず，被告人とＡを比較対照する形で源泉徴収義務者性の検討が十分になされなかった点が指摘できる。他方で，被告人は，後述するとおり，Ａと２０年近くにわたり二人三脚でクラブ経営に携わり，クラブ経営に精通しており，また，本件については，庚国税局に対し，Ｘは自分の単独経営であるとして，Ａに対して事情聴取するなら調査には一切協力しないとして，被告人単独経営を前提にした税務処理を迫ったという経緯がある。
このようにして，本件では，オーナーママであるＡと長年二人三脚でクラブ経営に携わってきた被告人が，Ｘの源泉徴収義務者にあたるのか，具体的にはＸの経営者なのか幹部従業員に過ぎないのかが争われることとなった。
第２被告人はＸの経営者といえるかについて
１Ｘの営業状況とＡ及び被告人の待遇について
関係各証拠によれば，以下の事実が認められる。
⑴Ｘの営業状況
Ｘは，平成１４年９月頃に開業された個人営業のクラブである。Ａは「オーナーママ」と呼ばれ主に営業面でのトップとして，被告人は開業当初は「副社長」という肩書で，７，８年後頃からは「社長」という肩書でホステスによる営業以外の黒服と呼ばれる裏方業務全般を行うラインのトップとして業務を行ってきた。Ｘには，他にクラブ経営面で中核的な人物はいない。Ｘは，着席するだけで４万円が請求される高級クラブとして営業してきており，月額概ね平均して５０００万円弱程度の売上げを上げていた。平成２１年８月から平成２３年７月までの間は，Ａ以外のママと呼ばれる売上げによる歩合制報酬となる幹部ホステスが４ないし６名，それ以外の日給制のホステスが時期により変動があるが概ね２０名後半から３０名前半の規模で営業していた。
⑵Ａと被告人の利得や費用負担について
アＡについて
Ａの利得は，売上げの変動にかかわらず月額５００万円とされており，当該月の売上げで支払えなかった場合には，翌月の売上げから支払われるなどしており，現実に月額５００万円が支払われていた。この利得額は，ＡがＸの仕事を休んでいた期間においても支払われていた。


幹部ホステスの中には月額報酬が２００万円を超える者もいたが，Ａ以外のホステスは，自分の客に対する売上げの未収金を回収できなかった場合には，各自の報酬額から未収金相当額が控除されることとなっており，前記のような高額報酬の幹部ホステスも１００万円以上の未収金相当額を控除され，実質的な所得は１００万円前後になることもあった。このように営業部門のホステスにとって未収金の負担の有無は極めて重要なことであったが，Ａは，そのような個人負担がなかった。
また，経費帳の記載等から明らかなように，Ａは，他のクラブでの飲食や美容治療の費用を，Ｘの経費として計上していたことが認められるが，他のホステスでこのような経費計上は認められていなかった。
イ被告人について
Ｘでの被告人の利得は，経費込みで月額１２０万円と定められていたが，実際には，経費の支払後の残金から利得を得ており，額面どおりの利得を得たことはほとんどなく，現実には月平均で８０万円から１００万円程度の金額を得ていたにすぎず，分割で受け取ることも多かった。その金額を他の黒服の従業員と比較すると，副社長の肩書を持つ者が月額で１００万円（経費込み），その次のポストの専務の肩書を持つ者が月額で８０万円（経費込み）であった。
ウ小括
以上のように，その利得の面から考えると，Ａは，Ｘの売上額の約１割という極めて高額の利得を固定的に得ており，未収金相当額の個人負担がないことから考えても，幹部ホステスと比べて破格の待遇となっている。また，Ａは，Ｘ関係者の中で唯一，個人的な費用についてもＸの費用として計上することが認められており，その中には必ずしも営業活動に直結するとはいえない費用も含まれている。このようにＡの待遇は，他のホステスと同系列のトップという評価では到底足りない特別なものであり，経営者として考えなければ合理性がない待遇といえる。これに対し，被告人は，その金額や他の黒服従業員同様に経費が個人負担となっていることからみても，黒服従業員と同系列のトップと評価することのできる待遇といえる。そして，被告人とＡとで，その利得の面で５倍以上の開きがある。このような事情は，営利活動における経営者か否かの判断において，両者を同様に扱うことを困難とする事情といえる。
なお，帳簿等の記載によっても，Ｘの現金売上げの相当額がＡ預かりとなっていることが認められるから，Ａは，単に営業をし，利益を得るだけではなく，売上金の現実的な管理もしていたといえる。
２従業員の採用等について
⑴前述のとおり，源泉徴収義務者は，原則として，雇用契約や請負契約等の法律上の債務者と考えられるから，ホステスや黒服従業員との雇用契約や請負契約の主体が誰かが重要となる。この点，関係各証拠によれば，アルバイト的なホステスや黒服の従業員を採用する権限は，黒服従業員であってもそのポストに応じて認められており，例えば専務の肩書を持つ黒服ナンバー３の者には，日給４万円までのホステスを採用する権限があったことが認められる。これらの権限は，経営者から一部の権限がそれらの者に委託されたものと考えられるから，源泉徴収義務者かどうかの判断にとっては，Ｘの営業に大きな影響を与える高額報酬の幹部ホステスの採用権限を誰が持っていたかが重要になる。
⑵幹部ホステスの採用権限等
アＡの証言
Ａは，Ｘにおけるホステスの採用は，被告人が担当しており，自らは給与等が低額のホステスを数名採用したことがあった程度であり，いずれにしても最終的な採否の決定権限は被告人にあった旨供述する。また，ホステスの最終的な契約解除の決定権限も，被告人にあった旨供述する。しかし，Ａは，前述のとおり営業面のトップとしての地位にあり，Ｘの中で破格の待遇を受け，他にそのような立場の者はおらず，その立場もＸの営業活動に依っていたのであるから，クラブの営業成績に多大な影響を与えるホステスの採用について関与していなかったとは到底考えられない。むしろ，営業面のトップとしてホステスの採用について積極的な関与と監督をしていたと考えるのが常識的である。これらからすると，ホステスの採用等に関するＡの供述は到底信用できない。
イＢやＣの証言
Ｘで黒服従業員として勤務していたＢは，アルバイトのホステスについては，黒服従業員各自に採用の裁量があったものの，ママと呼ばれるような幹部ホステスの採用については，Ａの許可が必要であり，被告人ではなかった旨証言している。また，ＡからＸへの転職を勧誘されたＣは，当時，別のクラブで月額報酬約２００万円の売上げトップのホステスだったが，ＡからＸで働くことを勧誘され，その際，報酬についてはＣが希望する額でいいことや，入店した場合には，当時のＣ付きの顧客については，Ｘのママを含む他のホステス付きとなっていた顧客についても，当該ホステス付きからＣ付きに変更すると言われていたこと，条件については自分の店だから言ってくれたらそうしてあげると言われていたこと等を供述し，更にこうした勧誘の際に被告人は同席していなかったと証言する。
検察官は，Ｂ証言やＣ証言について，被告人から証人出廷を依頼されたり，被告人の妻の同級生であったこと等から，その証言は信用できないと主張する。しかし，Ｂは，Ｘの元従業員であったに過ぎず，Ａからも信頼を得ていた等と証言しており，被告人に一方的に有利に供述するような人的関係にはないことが認められるし，Ａに関して分からない点は分からないと述べるなど，その証言態度は真摯なものである。そして，その供述内容は，前記１で検討したＡと被告人のＸの待遇の違いに照らして合理的な内容であるから，全体として信用性が高いといえる。また，Ｃの証言は，クラブトップの引き抜きであれば，合理的と考えられる勧誘内容であり，証言に出てくるＡの立場についても，前記１で検討したＡの待遇から考えれば合理的な内容といえ，特にＡに関して誇張して証言している事情は見あたらない。また，その勧誘の場に被告人がいなかったと証言している点については，反対尋問すらされておらず，Ｃの証言内容が非常に具体的で，かつ合理的であることを考えると，特にこの点についてのみ虚偽の供述をしているとは考えられない。さらに，検察官が指摘する被告人との人的つながりについても，被告人の妻の小，中学校時代の同級生というに過ぎず，Ｃの証言内容の合理性に照らせば，その信用性を減殺する事情にはならない。以上からＣ証言は，全体として信用性が高いといえる。
ウ幹部ホステスの採用権限


Ｃの勧誘は，いわば売れっ子ホステスの引き抜きであり，幹部ホステスとして高条件での勧誘になり，また，Ｘの他の幹部ホステスとの調整も必要となる条件での勧誘になるから，Ｘの経営にとって大きな意味がある勧誘といえ，採用権限ある者が，直接面接するのが通常と考えられる。したがって，このようなＣ証言やＢ証言を踏まえると，ＡがＣに対する採用条件をＣの対応に応じて提示することができたのは，Ａが幹部ホステスの採用権限を有していたからであり，また，そのような重要な採用の際，被告人が直接面接していないのは，被告人には，そのような重要な採用について，最終的な権限がなかったからと考えるのが合理的である。
以上によれば，Ａには，ママなどの役職の付いたホステスを含むホステスの雇用についての最終的な決定権限があり，自分にはなかった旨の被告人の公判供述の信用性は高いといえる。
エ被告人の検察官調書
なお，被告人の検察官調書（乙４）には，被告人が，ホステス等の雇用及び解雇について，Ａへの報告をした上で，被告人が最終的な判断をしていたとの記載がある。しかしながら，この記載の直前には，ホステス等の雇用に当たっての条件を被告人の側で調えた上で，Ａにその旨を報告し，同人の最終的な了解を得た上で被告人が雇用を決定していたとの記載があるし，別の検察官調書（乙２）では，ホステスの採用について判断すると言っても，私が最終的な決定権限を持っているわけではなく，店の経営状況から適切と判断される雇用条件を暫定的に決めた上で，Ａに報告し，Ａの了承を得て，雇用するかどうかの最終判断をしてもらっていましたとの記載もあり，被告人の検察官調書全体の理解として，被告人にホステスの最終的な雇用権限があったと理解することには疑問がある。実際に幹部ホステスを被告人の裁量で採用した例が具体的には供述されているわけでもないし，黒服従業員にも一定の範囲で認められていた採用権限との違いも意識されていない。また，被告人は，Ａと長年にわたり，クラブの経営に関与してきたから，ホステスの採用実務には長けていたであろうし，ホステスの善し悪しの見立てもそれなりにできたであろうから，Ａや他の従業員から相談を受けたり，助言をしたことはあったであろうことが推察でき，そのような実態があったことから，前述のようなあたかも被告人に最終的な決定権があったかのような記載になったとも考えられ，被告人の前述の検察官調書の記載から，被告人にホステス等の最終的な採用権限があったと認めることはできない。オ以上によれば，高額報酬の幹部ホステスの採用権限はＡにあって被告人にはなく，その点から，従業員の採用や解雇を決める最終的決定権限は，Ａにあって，被告人にはなく，被告人にはＡのホステス等の採用に関する最終的決定権限に由来する他の黒服従業員のラインのトップとしての決定権しかなかったと認めるのが相当である。
３Ｘ以前の経緯を踏まえた検討
被告人は，高校卒業後の昭和６２年頃に，大阪市内でも有数の繁華街であるミナミにあるクラブに黒服従業員であるウエイターとして稼働するようになり，その店でホステスをしているＡと知り合った。平成６年には，Ａと被告人が中心となって，ミナミでクラブ「Ｙ」の業務を開始した。当時２６歳の被告人は，Ｙにおいて，専務の肩書で黒服のトップとしてホステスの出勤管理，営業中のホステスをどの客に付けるかいった差配，売上げや経費に関する計算や支払等の業務を行っており，報酬は月額７０万円程度であった。他方，Ａは，Ａの証言によっても，少なくとも，途中からは，収入は月額５００万円で前述した未収金の個人負担はなしという待遇になり，自由出勤の形態で業務に携わっていた。その後，平成９年になると，Ａ及び被告人は，前記Ｙを閉店し，ミナミの別の場所にクラブ「Ｚ」を開店した。被告人は，同店でもＹ同様，「専務」の肩書で黒服のトップとして業務に従事しており，報酬は月額８０万円程度であった。平成１４年８月，Ａ及び被告人は，Ｚを閉店し，その後，大阪市甲区乙にＸを開店させた。前述のとおり，Ｘにおいて，Ａは，「オーナーママ」と呼ばれ，被告人は，当初は「副社長」の肩書で，７，８年後からは「社長」の肩書で黒服のラインのトップとして業務に携わっていた。ＸでのＡや被告人の待遇等は前述したとおりである。
⑵以上によれば，Ａと被告人は，平成６年のＹ以降，二人三脚でクラブ経営に携わってきたといえるが，被告人は，その当時から黒服のラインのトップとしてＸにおけるのと変わらない業務をしていたといえる。年齢や経歴を考えても，当時の被告人に，Ｙを開店，運営していく資金力があるはずがなく，また，その肩書，待遇からみても，被告人が経営者でなかったことは明らかといえる。他方で，Ａは，この当時から，Ｘと同様の待遇を得，また，それ以前のクラブ時代から売れっ子のナンバーワンホステスとして稼働していたから，スポンサーを含めそれなりの資金調達能力があったであろうことは合理的に推測できるから，Ｙの経営者はＡであり，被告人はその従業員に過ぎなかったといえる。そしてＹ以降，Ｚ，Ｘと二人の役割，立場，関係が変わったといった事情は見あたらない。したがって，このようなＸ以前の経緯を踏まえると，ＸにおけるＡと被告人の役割，立場，関係も，従前と同様のものであったと考えるのが合理的である。被告人は，ＹやＺの経営に関し，捜査段階においては，Ａが他者から資金提供を受けて開業した旨述べているが，その内容は前述したところを踏まえれば極めて合理的であり，他方で，Ａは，被告人がＹやＺを単独で経営していた旨証言するが，全く不合理な内容で，到底信用できない。４被告人が共同経営者である旨の被告人自身の供述の評価被告人は，平成２４年６月末から７月上旬にかけて，検察官に対し，ＸをＡと共に共同経営してきた旨供述しており，また，同年３月１２日には，Ａに対し，自己が共同経営者であることを自認するようなメールを送信している点を検討する。


まず，前述した被告人の検察官調書には，被告人がＸの共同経営者であることを認める内容が記載されている。しかし，その内容を検討すると，具体的な記載があるのは，Ａが経営者であったことに関する部分であって，被告人の経営者性に関する記載は，単に共同して経営したとの宣言的な表現に止まるものが多い。被告人に関する具体的な記載の多くは，経理や資金繰りに関することが中心であるが，これは黒服トップの幹部従業員の業務としても説明できることであって，本件で重要となるＡとは待遇面で格段の違いがあるのに，なぜ共同経営者といえるのか，二人三脚は被告人が２０代のＹ時代以降続いているが，いつから「共同経営」になったのか等の本件における肝心な部分の記載は全くない。また幹部ホステスの最終的決定権については，前述したように供述調書全体をみると一貫しない記載がなされている。
被告人の検察官調書がこのような中途半端な記載になったのは，被告人自身が，Ｙ以来，長年Ａと二人三脚でやってきたという自覚はあり，クラブでの業務には精通し，裏方のトップとして業務を仕切ってきた以上，自分にもある種の責任があるという趣旨で共同経営と言われても仕方がないとの感覚を持っており，検察官も，それ以上のことを追及しなかったからと考えると説明がつく。したがって，被告人が検察官調書でいう「共同経営」は，裏方トップとしての責任という程度のイメージに過ぎないから，本件における経営者性の判断に関して証拠価値は低いといわざるを得ない。
３月１２日のメールについても，同様の評価が妥当する。
５被告人の経営者性を示唆する事情等の検討
本件においては，被告人がＸの共同経営者であることを示唆する方向の事情もあるので，その点を検討する。
⑴Ｘの経理処理や営業上の差配
被告人は，Ｘの経理全般を仕切っており，Ｘの経理に精通していたといえる。しかし，それは，黒服として裏方業務のトップにある者として当然のことであり，その会計処理の内容も，事務的なものであって，被告人が経営者でないと見なければ説明が付かないような会計処理は見当たらない。また，被告人がホステスの配席指示をしたり，イベントを企画し，売上げを上げる努力をしたり，又は，ミーティングを開催したりした点も，黒服のラインのトップとして取った行動と見ても何ら不自然でない。このような仕事は，被告人は，２０代のＹ時代から行っている業務であって，これらの事実は，被告人が黒服のラインのトップの幹部従業員であることを示す事実に過ぎず，被告人が経営者であることまで示す事実とはいえない。
⑵各種届出における名義人
被告人は，本件当時，Ｘの店舗賃貸借契約，店舗の火災保険契約，顧客の未収金の支払先の入金口座，その他営業許可の名義人等になっており，また，被告人は，自ら名義人となってＸの所得税の確定申告をしている。しかしながら，経営面で連続したクラブ営業と考えられるＹ，Ｚ，Ｘの流れの中でそれらの各種名義人をみてみると，Ａの名義は一度もなく，他方で，被告人以外にも複数の従業員名義で届けられており，その中で幹部従業員は１名であり，他は単なる一従業員であって，実質的な名義貸しがごく普通に行われていたといえ，Ｘの経営者は誰かを考える上で，届出における名義人は重要な目安にはならない。したがって，被告人が，当時，各種届出の名義人となっていたことが，被告人が幹部従業員ではなく経営者であることを示す事実とはいえない（検察官は，名義貸し料をもらっている従業員がいることから，そのような名義貸し料をもらっていない被告人の場合は，単なる名義貸しではないと主張するが，被告人は，Ｘにおいて幹部従業員であり，単なる従業員ではないから，その扱いに差があってもおかしなことではなく，被告人が名義貸し料を得ていないことが，被告人の経営者性を推認させる事実とはいえない。）。また，被告人は，検察官に対して，クラブ経営に当たり，税金をごまかすことは当然であり，種々の届出等の名義人になるということは，税金事件で検挙される際，経営者として，真っ先に疑いを向けられる対象となるリスクを背負うことになるから，Ａは，そうした実態を十分に理解した上で，不正な税務申告をしていたことが露見した際，自分に疑いの目が向かないよう，従業員を名義人としていた旨供述している（乙２）。Ａは，公判廷において，Ｘは，被告人の単独経営であり，自らはＸの経営者ではないと証言するが，少なくともＡがＸの経営者であることは本件において動かし難い事実であって，その証言内容は極めて不合理なものであり，その証言態度は，何としてでも未納源泉所得税の支払を免れようとする姿勢と評価できる。そのようなＡの証言態度を踏まえると，被告人の前記供述は信用性があり，Ｘの確定申告を含め，被告人が供述するような趣旨から，被告人が名義人となっていたとみる方が自然である。そうすると，かかる事実をもって，被告人が，経営者であることを基礎付けることは困難である。
⑶被告人の肩書
被告人は，Ｘにおいて「社長」という肩書であった。しかし，Ｘ開業当初は，副社長という肩書であり，業務としてはほぼＸと同じであったと考えられるＹやＺでは専務という肩書であった。このようにクラブの黒服のラインの肩書は，必ずしも法的な権限を意識したものではなく，対外的なものに過ぎないことが多い。現に，前述したように全体として信用性が肯定できるＢやＣは，被告人は社長と呼ばれていたが，経営者はオーナーママと呼ばれていたＡであったと思う旨証言している。したがって，「社長」という肩書から被告人の経営者性を判断することはできない。
⑷Ｄへの対応
被告人は，Ｘが屋号を変更した後のＷについて，平成２４年６月に，顧客のクレジットカード払いの早期立替業務を行っていた株式会社Ｄに対し，立替金の振込先を被告人名義の口座に変更する手続を行い，その後，７月には，Ｄから振込先をＡ側の人物名義の口座に変更する話があった際，強い口調で「Ｗ」が自分の店である趣旨の発言をして変更手続に抗議したことがあり，このような行動は，通常，経営者でなければできない行動ともいえる。しかしながら，この頃，被告人は，未納源泉所得税の支払等をめぐりＡと争っており，被告人がその支払をしなければいけない可能性が生ずる事態に陥っていたことを考えると，経営者でなかったとしても，高額の未納源泉所得税の支払に備えるため，かつての振込先であった自己の銀行口座に振り込むように依頼したと考えることも十分にできる。したがって，この発言が，被告人は幹部従業員であって経営者ではないとの認定に矛盾するものではない。
６総合判断