⑶原判決８頁１７行目，９頁１５行目，１０頁２５行目及び１１頁１０行目の各「支持軸の先端部分」を「支持軸の先端部」とそれぞれ改める。⑷原判決２１頁１７行目及び２２頁９行目の各「隣接する一対の前記ローラの間隔」を「隣接する一対のローラの間隔」とそれぞれ改める。⑸原判決２４頁１７行目の「相違点１及び２」を「相違点１ないし３」と改める。
⑹原判決２４頁１８行目から１９行目にかけての「相違点１及び３」を「相違点１，３及び４」と改める。
⑺原判決２４頁２１行目及び２２行目から２３行目にかけての各「相違点３ないし５」を「相違点４及び５」と改める。
⑻原判決２７頁１７行目「●●●●●●●●●●●●円」を「●●●●●●●●●●●●円」と改める。
⑼原判決３１頁２５行目「従業用品」を「事務用品」と改める。
６当審における当事者の付加主張
⑴争点⑴（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか。）について
ア「ローラ」について
（被控訴人の主張）
原判決が認定するとおり，本件発明１の「ローラ」は，使用者がこれに肌を押し当てて回転させたときに肌を押圧したり摘み上げたりするためのものであり，これらの動作が可能な形状であれば特定の形状に限定されない。
また，原判決が認定するとおり，被告製品のローリング部の形状をもってしても，その先端側も含まれる全体でのマッサージ等は可能である。よって，被告製品のローリング部は，本件発明１の「ローラ」に当たり，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足する。
（控訴人の主張）
本件発明１及び本件発明２に関する被控訴人の主張及び明細書の記載を前提とすると，本件発明１の「ローラ」とは，使用者がこれに肌を押し当てて回転させたときに肌を押圧したり摘み上げたりするためのものであり，かつ，先端でマッサージが可能な形状を有するローラということになる。
被控訴人は，乙３３及び乙３４の各発明のローラの先端部が扁平しているため先端部においてマッサージすることができないと主張するのであるから，本件発明１のローラには，先端部が扁平しているローラは含まれない。
そして，被告製品のローリング部は，その先端が扁平形状であるため，先端部においてマッサージを行うことができないから，本件発明１の「ローラ」には当たらず，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足しない。
イ「支持軸の先端部に回転可能に支持された」について
（被控訴人の主張）
控訴人は，「支え持つ」という概念を登場させて，支え持つためには「キャップ部材」が必須であると主張するが，論理の飛躍があるといわざるを得ない。
本件発明１に係る技術的思想は，原判決も認定するとおり，軸の先端で隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向及び同一対のローラの配列方向と交差して隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向のいずれに移動しても，先行する一対のローラが支持軸の先端部で回転するという技術思想に関するものであり，そこでキャップ部材が必須となるような限定解釈をする必要性も合理性もない。
よって，被告製品は，構成要件Ｂの「支持軸の先端部に回転可能に支持された」との要件を充足する。
（控訴人の主張）
支持とは，「支え持つ」ことを意味し（乙１４），「支えた」上で，かかる状態を「保持する」状態でなければならない。したがって，「４本の支持軸の先端部に回転可能に支持された」とは，４個のローラが，４本の支持軸の先端部に回転可能に支えられた上で，その状態が保持されていることを意味する。本件明細書１の図８から図１０には，いずれも，キャップ部材（原判決が「凹部」と表現した部材）が軸受を支え，保持されている状態が開示されており，当該キャップ部材が存在しなければ，ローラを支え持つことができない。
本件明細書１において，支持軸がローラを「支え持つ」構造が開示されているのは，このようにキャップ部材が存在するものに限られる。他に，４本の支持軸が４個のローラを「支え持つ」構造は開示されておらず，他の構造が存在することにつき示唆すらされていない。したがって，本件発明１において，４個のローラはキャップ部材を必須構成として含むものと解される。
そして，被告製品のローリング部には，キャップ部材はないから，本件発明１の構成要件Ｂの「支持軸の先端部に回転可能に支持された」との要件を充足しない。
⑵争点⑵（被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか。）について
（被控訴人の主張）
前記⑴ア及びイの被控訴人の主張と同旨。被告製品は，構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」及び構成要件Ｊの「支持軸の先端部に回転可能に支持された」との各要件を充足する。
（控訴人の主張）
前記⑴ア及びイの控訴人の主張と同旨。被告製品は，構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」及び構成要件Ｊの「支持軸の先端部に回転可能に支持された」との各要件を充足しない。
⑶争点⑷（本件特許１に無効理由があるか。）について
ア乙１７の１を主引例とする進歩性欠如
（控訴人の主張）
本件発明１と乙１７発明の移動方向に関する相違点（相違点４）の存在を認める。その上で，本件発明１と乙１７発明のローラの貫通状態に関する相違点（相違点３）及び上記相違点４の容易想到性につき，次のとおり主張する。
(ｱ)ローラの貫通状態に関する相違点（相違点３）の容易想到性ローラの間隔や一対のローラが鋭角に形成されていることと，肌面に接したローラの回転容易性は無関係である（乙２１，４５，１０１，１０４）。そして，デバイスの移動方向が一定方向に制約されるという問題点は，支持軸がローラを貫通することによってローラ先端部に凸状物が存在し，当該凸状物が肌面と接触することによって発生するものであって，かかる問題点は，ローラを支持軸先端側において非貫通とする，すなわち，ローラ先端部に肌と接触する凸状物を設けないことによって解消する。
そして，支持軸がローラを貫通しないことによる技術的効果はローラの個数によって異なることはなく，２個のローラに用いられている非貫通のローラを，４個のローラに適用することについての阻害要因も存在しない。


なお，乙１０４で開示されたマッサージローラは，貫通状態であることを除けば，本件発明１の「ローラ」に該当するところ，乙１０４のマッサージローラを用いて２個，４個及び８個のローラ式マッサージ器を構成することは，優先日の技術水準においても可能であったのであるから（乙１０４の図３ないし９），この点からも，２個のローラに用いられている非貫通のローラを，４個のローラに適用することは容易であったといえる。
したがって，乙１７発明に非貫通のローラを適用することは容易であったから，ローラの貫通状態に関する相違点について容易に想到することができた。
(ｲ)移動方向に関する相違点（相違点４）の容易想到性また，乙１７発明に非貫通のローラを適用すれば，自ずと，適用した後の発明は，上下及び左右に移動可能な器具となるのであるから，移動方向に関する相違点についても容易に想到することが可能である。
（被控訴人の主張）
争う。
イ乙１８の１を主引例とする進歩性欠如
（控訴人の主張）
本件発明１と乙１８発明の移動方向に関する相違点（相違点５）の存在を認める。本件発明１と乙１８発明の相違点の容易想到性に関する主張は，本件発明１と乙１７発明の相違点の容易想到性に関する前記アの控訴人の主張と同旨。
（被控訴人の主張）
争う。
ウ乙１０４を主引例とする進歩性欠如（当審における追加主張）
（控訴人の主張）
本件発明１は，乙１０４の請求項６で開示された発明（以下「乙１０４発明」という。）に，乙１０４の請求項４で開示された発明，乙４２及び優先日の周知技術を適用することにより，容易に想到することができたものであるから進歩性を欠く。本件特許１は，特許法２９条２項，１２３条１項２号に基づき特許無効審判により無効とされるべきものであるから，同法１０４条の３第１項により，被控訴人は本件特許１につき権利を行使することができない。
(ｱ)本件発明１に対応する乙１０４発明の構成
本件発明１に対応する乙１０４発明の構成は，「（ａ）支軸となる４つの分岐部１６－１～１６－４が，２組，合計８つ設けられており，２組が向かい合って対になっており，（ｂ）２組の４つの分岐部１６－１～１６－４の先端に，それぞれ，マッサージ用の４個のマッサージローラ１が回転可能に支持されており，合計８個のマッサージローラ１が回転可能に支持されており，マッサージローラ１は，ローラ本体２の外周に押圧部材５を突設しており，（ｃ）一方の組の４つの分岐部１６－１～１６－４に連結された連結部１５に連なるアーム１２Ｌと，他方の組の４つの分岐部１６－１～１６－４に連結された連結部１５に連なるアーム１２Ｒとを取り付けているグリップ１１を有しており，（ｄ）２組の４個のマッサージローラ１は，それぞれ，４つの分岐部１６－１～１６－４を貫通しており，（ｅ）２組の４つの分岐部１６－１～１６－４は，それぞれ，一方向からの側面投影において，二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，（ｆ）マッサージローラ１を，マッサージを受ける人に転がしながら押しつけ，マッサージローラ１でマッサージ部位を間に挟み，この状態でローラ式マッサージ器１０を進退させてマッサージローラ１を転がして，マッサージを行うことができる，（ｇ）ローラ式マッサージ器」というものである。
(ｲ)一致点
本件発明１と乙１０４発明は，次の点で一致する。
i   ４本の支持軸と，
iiこれら４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサー
ジ用の４個のローラと，
iii４本の前記支持軸は，一方向からの側面投影において，二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，iv４個の前記ローラを肌に押し当ててマッサージする
v美容器
(ｳ)相違点
本件発明１と乙１０４発明は，次の点で相違する。
i   相違点１
本件発明１においては，４本の支持軸と４個のローラで一組の美容器が構成されているのに対して，乙１０４発明においては，４つの分岐部と４個のマッサージローラが一組となっており，二組の分岐部とマッサージローラが向かい合って，対になっている点。
ii相違点２
乙１０４発明は，「ローラを同一水平面上に載置した状態で，上方から見た平面視において，各前記ローラの一部分に重なるように形成されたハンドル」を備えていない点。
iii相違点３
本件発明１のローラは，基端側にのみ穴を有し，各ローラはその内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態であるのに対して，乙１０４発明のマッサージローラは，貫通状態である点。
iv相違点４
本件発明１においては，「４個の前記ローラを肌に押し当てて隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げ，かつ，４個の前記ローラを肌に押し当てて前記隣接する一対の前記ローラと交差して隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向にそって移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げる」のに対して，乙１０４発明では，同様の作用効果が得られるか明らかでない点。
(ｴ)容易想到性
上記相違点１については，乙１０４の請求項４の発明及び図６（別紙参照）において，４つのアームそれぞれにマッサージローラを回転可能に支持するローラ式マッサージ器が開示されており，これを乙１０４発明に適用すると，乙１０４発明で組み合わせられた４つの分岐部のうち，片方だけを用いて，４つの分岐部それぞれにマッサージローラを回転可能に支持したローラ式マッサージ器を構成することは容易である。
次に，上記相違点２については，乙１０４の請求項４の発明及び図６において，グリップが各マッサージローラの一部分に重なることが許容されており，乙１０４発明に対し，マッサージローラの一部分に重なるグリップを，４つの分岐部に連結された連結部に代えて設けることは容易である。
そして，上記相違点３については，乙４２に記載された事項（内部に支持軸の先端が位置する非貫通状態で，ハンドルの二股部に回転可能に支持されたローラ。以下「乙４２事項」という。）を，乙１０４発明に適用して，乙１０４発明のマッサージローラを非貫通状態のものとすることは容易である。


上記相違点４については，上記相違点１及び上記相違点２に想到した当業者であれば，乙１０４の図９（別紙参照）の上下方向にローラ式マッサージ器を移動させてもよいと容易に想到することができる。かかる開き角度によっても，マッサージが可能であり，摘み上げ作用が発揮される（乙１９，４５）。
（被控訴人の主張）
争う。
(ｱ)本件発明１に対応する乙１０４発明の構成
本件発明１に対応する乙１０４発明の構成は，「（ａ）弾性変形して互いに離反可能な対（２本）のアームの先端にそれぞれ連結部を介して４方に分岐して組をなし，２組が向かい合った８本の分岐部と，（ｂ）これら８本の分岐部の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の８個の，ローラ本体の外周を規則的に波打ちながら１周するエンドレスに形成されたゴム板製の押圧部材を設けたローラと，（ｃ）これらローラのうち一つのアームから分岐する分岐部に支持されたローラを同一水平面上に載置した状態で，上方（乙１０４の図９の状態）から見た平面視において，前記２本のアームの基端であって，各前記ローラの一部分とは重ならないように形成されたグリップと，を備えており，（ｄ）８個のローラは先端側から基端側に貫通した軸孔を有し，各ローラは前記分岐部が貫通する貫通状態であり，（ｅ）８本の前記分岐部は，乙１０４の図８（別紙参照）図示方向からの側面投影において，各アームの二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において各アームの他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，（ｆ）８個の前記ローラの押圧部材を肌に押し当てて隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向である乙１０４の図８中の左右方向に沿って移動させると，各アームにおける先行する隣接状態の一対の前記ローラの押圧部材で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラの押圧部材で肌を押圧する，（ｇ）ローラ式マッサージ器」と認定すべきである。
(ｲ)相違点
本件発明１と乙１０４発明の相違点は，次のとおりである。
i   相違点１（控訴人主張の相違点１に対応）
本件発明１は，４本の支持軸とこれら支持軸に支持された４個のローラを有するのに対して，乙１０４発明は，２本のアームそれぞれに４本の分岐部，合計８本の分岐部と，これら分岐部に支持された８個のローラを有する点。
ii相違点２（控訴人主張の相違点２に対応）
本件発明１は，平面視において，ハンドルが，各ローラの一部分に重なるように形成されているのに対して，乙１０４発明は，乙１０４の図９の状態から見て，グリップが，２本のアームの基端に，各ローラの一部分とは重ならないように形成されている点。
iii相違点３（控訴人主張の相違点３に対応）
本件発明１は，各ローラは，基端側にのみ穴を有し，その内部に支持軸の先端が位置する非貫通状態であるのに対して，乙１０４発明は，各ローラは，先端側から基端側に貫通した軸孔を有し，分岐部が貫通する貫通状態である点。
iv相違点４（控訴人主張の相違点４の前段に対応）本件発明１は，４個のローラを肌に押し当てて隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げるのに対して，乙１０４発明は，８個のローラを肌に押し当てて乙１０４の図８中の左右方向に移動させると，各アームにおける先行する隣接状態の一対のローラの押圧部材が肌を押圧し，後行する隣接状態の一対のローラの押圧部材が肌を押圧するがローラ間で肌を摘み上げるかどうかは不明な点。
v   相違点５（控訴人主張の相違点４の後段に対応）本件発明１は，４個のローラを肌に押し当てて前記隣接する一対のローラと交差して隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対のローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対のローラ間で肌を摘み上げるのに対して，乙１０４発明は，乙１０４の図８中の上下方向への移動については開示がない点。
(ｳ)容易想到性に対する反論
上記相違点１につき，控訴人は，４つの分岐部のうち片方だけを用いて構成することは容易であるなどと主張する。しかしながら，乙１０４発明に控訴人が主張するような変更を行うことには動機付けがなく，また阻害要因も存在するものであり，そのような変更は当業者にとって容易ではない。
すなわち，乙１０４の請求項４の発明及び図６は，アームを対（２本）で設けることを前提として，この対のアームを二組設けた構成であり，対のアームの片方だけ，すなわちアームを１本だけ使用することを開示するものではない。このため，乙１０４請求項４の発明及び図６に基づき，乙１０４発明の「対（２本）のアーム」のうち，片方（１本）のみのアームを使用して，４本の支軸とこれらに支持された４個のローラを有する構成とする動機付けは存在しない。また，乙１０４発明は，弾性変形して互いに離反可能な対のアームの先端にそれぞれ４つのローラを配置して１組とし，２組を向かい合わせてその間にマッサージ部位を挟んでマッサージ可能とするものであり（乙１０４【００４２】），アームの片方（１本）のみを用いると，２組のローラでマッサージ部位を挟んでマッサージすることができなくなる。したがって，対（２本）のアームを有し８つの支軸と８つのローラを有する乙１０４発明を，一つのアームからなる４つの支軸と４つのローラを有する構成とすることは，乙１０４発明の技術的意義を没却することとなり，阻害要因が存在することは明らかである。よって，乙１０４発明を，相違点１に係る本件発明１の構成とすることは当業者にとって容易想到ではない。


上記相違点２につき，乙１０４の請求項４の発明及び図６は，グリップから２対（４本）のアームが反対方向に延びる構成であり，アームの対数やグリップから延びるアームの方向は乙１０４発明と全く相違し，４つのローラを１組とし，２組のローラを向かい合わせる構成ではない。しかも，乙１０４の請求項４の発明及び図６のローラ式マッサージ器において，ハンドルから四方に延びるのは，「弾性変形して互いに離反可能なアーム」である一方，乙１０４発明の連結部に接続されて四方に延びるのは「分岐部」であり，この分岐部それ自体が弾性変形して互いに離反可能である（アームの機能を有する）との記載はない。また，乙１０４発明の連結部に代えてグリップを形成すると，新たなグリップによって４つのローラに力を加えることとなるため，乙１０４発明が有していた対のアームとグリップはもはや何の用も果たさない不要物となるが，そのような構成は，グリップと弾性変形して互いに離反可能な対のアームを備えるという乙１０４発明の技術的意義を完全に没却することとなる。以上のとおり，乙１０４発明において，弾性変形して互いに離反可能な対のアームとグリップとの構成を捨ててまで，上記のような変更を行う動機付けが存在しないことはもちろん，同変更には乙１０４発明の技術的意義を没却する点で阻害要因が存在する。したがって，乙１０４発明を相違点２に係る本件発明１の構成とすることは当業者にとって容易想到ではない。上記相違点３につき，乙１０４発明は，「ローラ本体の外周を規則的に波打ちながら１周するエンドレスに形成されたゴム板製の押圧部材」を有するところ，この構成は，発明の課題を解決する手段であり，発明の効果を奏する構成であることから，乙１０４発明において必須の構成である。他方，乙４２事項のローラは球状であるから，課題解決のために上記の押圧部材を必須の構成とする乙１０４発明のローラについては，当該構成を備えない乙４２事項のローラを適用する動機づけはなく，むしろ組み合わせの阻害要因がある。したがって，乙１０４発明を相違点３に係る本件発明１の構成とすることは当業者にとって容易想到ではない。
上記相違点４につき，乙１０４発明のローラは，ローラ本体の外周を規則的に波打ちながら１周するエンドレスに形成されたゴム板製の押圧部材を有する。このような波打つゴム板製の押圧部材を備えたローラを肌に当てるとゴム板製の押圧部材のみが肌を押圧することになり，また，肌を押圧した場合，ゴム製の押圧部材自体も弾性変形する。さらに，押圧部材の形状は規則的に波打つ形状に形成されているから，肌への押圧の軌跡も同様に波打ち形状にならざるを得ない。このため，そのような押圧部材が形成されたローラに押圧された肌がどのような挙動を示すか，すなわち，控訴人が主張するような「摘み上げ効果」を奏するかは不明といわざるを得ない。したがって，乙１０４発明を，相違点４に係る本件発明１の構成とすることは当業者にとって容易想到とはいえない。
上記相違点５につき，控訴人は，上記相違点１及び上記相違点２に想到した当業者であれば乙１０４の図９の上下方向に移動させることは容易である旨主張する。しかしながら，上記相違点１及び上記相違点２はいずれも当業者に容易想到ではない。また，乙１０４発明のローラは，グリップや対のアーム構造からも，乙１０４の図８の左右方向にのみ移動させるものであって同図の上下方向に移動させるものではないことは明らかである。したがって，乙１０４発明を上記図８中の上下方向へ移動させて相違点５に係る本件発明１の構成とすることは当業者にとって容易ではない。
エ本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張で
きるか（当審における追加主張）
（被控訴人の主張）
控訴人は，原審係属中に，乙１７の１及び乙１８の１を主引例とする進歩性欠如を主張して本件無効審判請求１を行ったが請求不成立審判を受け，同審判を確定させているのであるから，その後になって，再度，無効の抗弁を提出するようなことは，信義則に反し許されない。
（控訴人の主張）
特許法１６７条の趣旨は，同一当事者間における紛争の一回的解決にあるのではなく，特許権を無効にすることを求めて無効審判を請求する者の利益と，特許権の安定を求める特許権者の利益との調整を図るところにある。
無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれている立場の質的な相違を前提にする限り，無効審判手続に関する同条の趣旨を，特許権侵害訴訟手続に及ぼす素地がない。
また，同条は，第三者が，先の審判手続と同一事実及び同一証拠に基づいて審判請求することまでは制限していないところ，このように第三者の無効審判請求により特許が無効とされるべき場合にまで特許権者による権利行使が許されることになると，特許権者が不当な利益を得る一方で，当該特許発明を実施する者が不利益を被る事態となり，最高裁判所平成１２年４月１１日第三小法廷判決（民集５４巻４号１３６８頁参照）が示した「衡平の理念」に反する結果となる。したがって，同条の趣旨を特許権侵害訴訟手続に及ぼすことはできない。
特許法１６７条と上記最高裁判決の関係は，同条と同法１０４条の３との関係においても敷衍されるから，同法１６７条の趣旨を同法１０４条の３に及ぼすこともできない。
⑷争点⑸（本件特許２に無効理由があるか。）について
ア乙１７の１を主引例とする進歩性欠如
（控訴人の主張）
本件発明２と乙１７発明のローラ間隔の相違点（相違点４）の存在，及び，本件発明２と乙１７発明の移動方向に関する相違点（相違点５）の存在を認める。
上記相違点４については，乙１０４の図６において，隣接する一対のマッサージローラの間隔を，これらマッサージローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のマッサージローラの間隔よりも狭くする技術が開示されており，４個のローラを用いるマッサージ器具において，ローラの間隔を相違させる程度の技術は，優先日の技術水準を構成していた。かかる優先日の技術水準を考慮すれば，乙１７発明及び乙１８発明におけるローラの間隔を相違させるように構成することは容易である。本件発明２と乙１７発明の相違点の容易想到性に関するその余の主張は，本件発明１と乙１７発明の相違点の容易想到性に関する前記⑶アの控訴人の主張と同旨。
（被控訴人の主張）
争う。
イ乙１８の１を主引例とする進歩性欠如
（控訴人の主張）


本件発明２と乙１８発明のローラ間隔の相違点（相違点４）の存在，及び，本件発明２と乙１８発明の移動方向に関する相違点（相違点５）の存在を認める。本件発明２と乙１８発明の相違点の容易想到性に関する主張は，本件発明２と乙１７発明の相違点の容易想到性に関する前記アの控訴人の主張と同旨。
（被控訴人の主張）
争う。
ウ乙１０４を主引例とする進歩性欠如（当審における追加主張）
（控訴人の主張）
本件発明２は，乙１０４発明に，乙１０４の請求項４の発明，乙４２及び優先日の周知技術を適用することにより，容易に想到することができたものであるから進歩性を欠く。本件特許２は，特許法２９条２項，１２３条１項２号に基づき特許無効審判により無効とされるべきものであるから，同法１０４条の３第１項により，被控訴人は本件特許２につき権利を行使することができない。
(ｱ)本件発明２に対応する乙１０４発明の構成
本件発明２に対応する乙１０４発明の構成は，「（ｉ）支軸となる４つの分岐部１６－１～１６－４が，２組，合計８つ設けられており，２組が向かい合って対になっており，（ｊ）２組の４つの分岐部１６－１～１６－４の先端に，それぞれ，マッサージ用の４個のマッサージローラ１が回転可能に支持されており，合計８個のマッサージローラ１が回転可能に支持されており，マッサージローラ１は，ローラ本体２の外周に押圧部材５を突設しており，（ｋ）２組の４個のマッサージローラ１は，それぞれ，４つの分岐部１６－１～１６－４を貫通しており，（ｌ）２組の４つの分岐部１６－１～１６－４は，それぞれ，一方向からの側面投影において，二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，（ｍ）隣接する一対のマッサージローラ１の間隔が，これらマッサージローラ１の配列方向と交差する方向で隣接する一対のマッサージローラ１の間隔よりも狭いか否かは不明であり，（ｎ）マッサージローラ１を，マッサージを受ける人に転がしながら押しつけ，マッサージローラ１でマッサージ部位を間に挟み，この状態でローラ式マッサージ器１０を進退させてマッサージローラ１を転がして，マッサージを行うことができる，（ｏ）ローラ式マッサージ器」というものである。
(ｲ)一致点
本件発明２と乙１０４発明の一致点は，前記⑶ウ控訴人の主張(ｲ)にみた本件発明１と乙１０４発明の一致点と同様である。
(ｳ)相違点
本件発明２と乙１０４発明の相違点のうち，相違点１，３及び４は，前記⑶ウ控訴人の主張(ｳ)にみた本件発明１と乙１０４発明の相違点１，３及び４と同様である。本件発明２と乙１０４発明の相違点２は，次のとおりである。
ii相違点２
本件発明２においては，隣接する一対の前記ローラの間隔が，これらローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対の前記ローラの間隔よりも狭くなっているのに対して，乙１０４発明においては，隣接する一対のマッサージローラの間隔が，これらマッサージローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のマッサージローラの間隔よりも狭いか明らかでない点。
(ｴ)容易想到性
上記相違点１，３及び４についての主張は，前記⑶ウ控訴人の主張(ｴ)と同旨。
次に，上記相違点２については，乙１０４発明に，前記ア控訴人の主張で述べた技術（乙１０４の請求項４の発明及び図６）を適用することで，容易に想到することができる。
（被控訴人の主張）
争う。
(ｱ)本件発明２に対応する乙１０４発明の構成
本件発明２に対応する乙１０４発明の構成は，「（ｉ）弾性変形して互いに離反可能な対（２本）のアームの先端にそれぞれ連結部を介して４方に分岐して組をなし，２組が向かい合った８本の分岐部と，（ｊ）これら８本の分岐部の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の８個の，ローラ本体の外周を規則的に波打ちながら１周するエンドレスに形成されたゴム板製の押圧部材を設けたローラと，を備えており，（ｋ）８個のローラは先端側から基端側に貫通した軸孔を有し，各ローラは前記分岐部が貫通する貫通状態であり，（ｌ）８本の前記分岐部は，乙１０４の図８図示方向からの側面投影において，各アームの二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において各アームの他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，（ｍ）各アームにおいて隣接する一対のローラの間隔が，これらローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のローラの間隔よりも狭いか否かは不明であり，（ｎ）押圧部材を肌に押し当てて隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向である乙１０４の図８中の左右方向に沿って移動させると，各アームにおける先行する隣接状態の一対の前記ローラの押圧部材で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラの押圧部材で肌を押圧する，（ｏ）ローラ式マッサージ器」と認定すべきである。
(ｲ)相違点
本件発明２と乙１０４発明の相違点のうち，相違点１，３ないし５は，前記⑶ウの被控訴人の主張(ｲ)にみた本件発明１と乙１０４発明の相違点１，３ないし５と同様である。本件発明２と乙１０４発明の相違点２は，次のとおりである。
ii相違点２（控訴人主張の相違点２に対応）
本件発明２は，隣接する一対の前記ローラの間隔が，これらローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対の前記ローラの間隔よりも狭いのに対して，乙１０４発明は，各アームにおいて隣接する一対のローラの間隔が，これらローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のローラの間隔よりも狭いか否かは不明な点。
(ｳ)容易想到性に対する反論
上記相違点１，３ないし５についての主張は，前記⑶ウ被控訴人の主張(ｳ)と同旨。
上記相違点２につき，乙１０４の請求項４の発明及び図６は，グリップから二対（４本）のアームが反対方向に延びる構成であり，グリップを把持して２つ又は４つのローラをマッサージ部位に押し付けてマッサージするものである。乙１０４発明と乙１０４の請求項４の発明及び図６は，アームの対数（本数）やグリップからのアームの延びる態様，方向，ローラを使用したマッサージ方法が全く相違する。乙１０４の請求項４の発明及び図６に，大きさの異なるローラは配置されているとしても，その構成を乙１０４発明に適用する動機づけはない。


エ本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張できるか。（当審における追加主張）
（被控訴人の主張）
前記⑶エの被控訴人の主張と同旨。ただし，本件無効審判請求１は，本項において本件無効審判請求２と読み替える。
（控訴人の主張）
前記⑶エの控訴人の主張と同旨。
⑸争点⑻（原告の損害額）について
（控訴人の主張）
被告の譲渡数量について，「販売することができないとする事情」（特許法１０２条１項）として５割の控除しか認めなかった原判決の判断には誤りがある。
すなわち，原告製品は，主に，大手通販会社，百貨店，大手家電量販店，原告によるオンラインモールにおいて販売されている（乙６５，６８ないし８２）のに対し，被告製品は，大型ディスカウントストア，雑貨店への卸販売が中心である（甲１０，乙８５）。
大手通販会社，百貨店，大手家電量販店等において取り扱われている高額な商品を購入する者は，大型ディスカウントストアや雑貨店において約８分の１の価格で販売されている競合品を購入することがなく，大型ディスカウントストアや雑貨店において安価な商品を購入する者は，大手通販会社，百貨店，大手家電量販店等において約８倍の価格で販売されている競合品を購入することがない。
また，原告製品には，ソーラーパネルによって発生されたマイクロカレント（微弱電流）がローラを介して身体に通電するという，被告製品にはない効果がある。原告製品を購入する者は，マイクロカレントの美容効果を期待して，原告製品を選択するのであって，マイクロカレントによる美容効果を期待して商品選択をする者が，マイクロカレントの効果が存在しない被告製品を選択することなど通常あり得ない。
（被控訴人の主張）
被告製品の譲渡数量が３３６５個であることは争わない。しかしながら，原判決の「販売することができないとする事情」についての判断には，次のとおり，誤りがある。
原判決の認定事実のうち，実勢の販売価格の相違，実店舗における販売流通経路，ブランド力，ソーラーパネルの有無という点は，本来，本件発明１及び２に関係するものではない。原告製品及び被告製品にソーラーパネルが付されていようがいまいが，いずれにせよ，被告製品は本件特許１及び２により販売できないものであったから，かかる点は考慮要素にならない。
被告製品は，本件特許１及び２により市場に流通できなかったものである。価格差をもって「販売することができないとする事情」とすることは特許法１０２条１項の解釈にそぐわない。価格にかかわらず，本来流通し得ないはずの被告製品が市場になければ，その需要は，原告製品に向かったものである。
また，近時の消費者が商品を購入するに際しては，実店舗での購入のほか，インターネット上でのネット販売（いわゆるＥコマース）が大きな割合を占めている。実店舗の販売流通経路が相違する商品であっても，Ｅコマースという販売流通経路においては，原告製品と被告製品とは大きく競合している。したがって，実店舗での販売流通経路の相違を一事情として，「販売することができない事情」を判断した原判決の判断には誤りがある。ソーラーパネル（マイクロカレント機能）の有無という点は，本来，本件発明１及び２に関係するものではなく，原告製品及び被告製品へのソーラーパネルの有無にかかわらず，被告製品は本件特許１及び２により販売できないものであったから，かかる点は考慮要素とはならない。原判決は，原告製品と被告製品との間にはブランド及び価格の差異があるとした上で，ブランド品に属さない被告製品を購入するような需要者は，原告製品にそもそも手を出さないという判断をしているように見える。しかしながら，本来市場に流通し得なかった被告製品がなければ，その需要者は，原告製品に向かっていた，市場機会はその分喪失されたというのが特許法１０２条１項の考え方である。
したがって，本件において，「販売することができないとする事情」はない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，被告製品は，本件発明１及び２の技術的範囲に属し，控訴人に対する差止め及び損害賠償を認めるべきと判断する。その理由は，次のとおりである。
１本件発明１及び２の意義
この点に関しては，原判決「事実及び理由」第４の１及び２（原判決３５頁２行目から３６頁６行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決３６頁５行目の「は本件発明１の分割出願であり，そ」を削除する。）。
２争点⑴（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか。）について
⑴原判決の引用
次のとおり補正し，後記⑵のとおり当審における当事者の主張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の３（原判決３６頁７行目から４０頁１１行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決３６頁１０行目の「を備え」を削除する。イ原判決３６頁１６行目の「根本」を「根元」と改める。ウ原判決３７頁２２行目から２３行目にかけての「本件発明１のローラに当たる」を「本件発明１の構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足する」と改める。
エ原判決３８頁６行目の「抜け止めを防止し」を「抜け止めし」と改める。
オ原判決３８頁８行目の「ローリング部」を「ローリング部材」と改める。
カ原判決３８頁１０行目から１２行目を，次のとおり改める。「すなわち，被告製品において，ローリング部材は，支持軸の先端自体には接していないものの，支持軸の先端より手前にある軸受及び円筒部材を介して，支持軸の先端部を覆う形で支持軸に回転可能に設置されていると認められる。」
⑵当審における当事者の主張に対する判断
ア「ローラ」について
控訴人は，本件発明１のローラには先端部が扁平しているローラは含まれず，先端部が扁平している被告製品は本件発明１の「ローラ」には当たらないと主張する。
しかしながら，本件発明１の特許請求の範囲，本件明細書１の記載をみても，「ローラ」につき，控訴人が主張するような限定解釈をすべき根拠は見当たらない。また，被告製品のローリング部の形状によっても，ユーザがこれを肌に押し当てたときに回転して肌を押圧したり摘み上げたりすることができることは，既に判示したとおりである（前記⑴で引用した原判決第４の３⑵ウ）。
したがって，控訴人の上記主張は採用できない。


イ「支持軸の先端部に回転可能に支持された」について控訴人は，支持軸がローラを「支え持つ」構造が開示されているのはキャップ部材が存在するものに限られるから，同部材は本件発明１における必須の構成であるなどとし，被告製品には同部材がないから，被告製品のローリング部は，本件発明Ｂの上記要件を充足しないと主張する。しかしながら，本件発明１の特許請求の範囲の文言上，ローラの取り付け構造は限定されていない。また，本件明細書１では，支持構成として図８から図１０を開示し，【００１３】等で説明を加えているが，控訴人のいうキャップ部材で回転体を支持することを必須の構成とするような記載は存在しない。その他，控訴人が主張するように限定して解釈すべき根拠はない。
したがって，控訴人の主張は採用できない。
ウ結論
以上によれば，被告製品が，本件発明１の技術的範囲に属するとの結論は左右されない。
３争点⑵（被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか。）について本件特許１と本件特許２とは，いずれも特願２０１３－１０８４３８を原出願とする分割出願に係る特許である。本件明細書２の記載は，本件明細書１と同一であるから，本件発明２の構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」及び構成要件Ｊの「支持軸の先端部に回転可能に支持された」は，本件発明１に関して述べた前記２と同様に解される。
したがって，被告製品は，本件発明２の上記構成要件をいずれも充足し，同発明の構成要件のその余の部分の充足に争いはない。よって，被告製品は，本件発明２の技術的範囲に属する。４争点⑶（本件訂正請求に訂正要件違反（請求の範囲の拡張・変更）があるか）について
控訴人の訂正要件違反の主張は，被控訴人による訂正の再抗弁が許されないことを根拠づけるために行われているものと解されるが，本件審決１及び２において訂正を認める判断がされ，それが確定していることは既に認定したとおりである。このように，訂正を認める審決が確定し，訂正の実体的効力が生じている以上，訂正要件違反の主張をし，訂正の効力を争おうとしてももはや意味がないものといわざるを得ない。この点に関する控訴人の主張は失当である。
なお，念のため，訂正要件違反の有無について判断してみても，要件違反が認められないことは原判決第４の５（原判決４０頁２２行目から４１頁１行目まで。ただし，４０頁２６行目「いないので」の後に「（甲７の１ないし３，８の１ないし３）」を付加する。）に記載のとおりである。５争点⑷（本件特許１に無効理由があるか。）について事案に鑑み，まず，乙１０４発明を主引例とする進歩性欠如の主張について検討する。
⑴乙１０４を主引例とする進歩性欠如（当審における追加主張）ア当事者双方の主張する相違点に争いはあるものの，少なくとも，双方が主張する相違点１については，乙１０４発明の構成が，「４本の分岐部それぞれにローラが支持されており（合計４個のローラ），かかる分岐部が２つ組み合わされている（８本の分岐部，合計８個のローラ）」というものであることにつき当事者間に争いがない。控訴人は，乙１０４発明の構成の中で，各４つの分岐部が連結部に連結されてアームに連なっていると主張するところ，かかる主張は，乙１０４発明の特許請求の範囲及び明細書の記載に照らすと，結局，４本の分岐部が，それぞれ連結部を介して，対となった２本のアームに設けられていることを意味するものと認められる。
したがって，当事者双方が主張する相違点１については，「本件発明１は，４本の支持軸とこれら支持軸に支持された４個のローラを有するのに対し，乙１０４発明は，４本の分岐部とこれら分岐部に各々支持された４個のローラとを有し，かかる分岐部が，それぞれ連結部を介して２本のアームに設けられている点（合計８本の分岐部に合計８個のローラ）」（以下「相違点①」という。）と認定できる。
イ相違点①について
控訴人は，相違点①につき，乙１０４の請求項４の発明及び図６に記載された事項を適用し，組み合わせられた４本の分岐部のうち，片方だけを用いて，４本の分岐部それぞれにローラを回転可能に支持したマッサージ器を構成することは容易であると主張する。
しかしながら，証拠（乙１０４）によれば，乙１０４発明は，グリップに弾性変形して互いに離反可能な左右一対のアームを設け，各アームに，それぞれ連結部を介して設けられた４本の分岐部で，各アーム４個，合計８個のローラを支持するものであり，その使用方法は，上記グリップを片手で持ちながら先端のローラをマッサージ部位に押し付けるというもので，この押付けは，上記一対のアームの先端のローラでマッサージ部位を間に挟み，この状態でマッサージ器を進退させてローラを転がす方法で行ってもよいとされる。（【００１３】【００１４】【００４２】【図８】【図９】）
そして，乙１０４の特許請求の範囲や明細書の記載においては，控訴人が主張する乙１０４の請求項４の発明及び図６を含め，上記アームについて，対で用いることのみが開示されており（乙１０４の請求項４の発明及び図６は，一対のアームを２組，合計４本のアームを用いるものである。），アームの片方だけを用いることは何らの示唆もされていない。
そうすると，上記の乙１０４発明の構造，使用態様に照らし，乙１０４発明において，左右一対のアームを，片方だけにすることは想定し難く，これに，控訴人が主張する乙１０４の請求項４の発明及び図６の構成を併せ考慮しても，４本の分岐部それぞれに４個のローラを支持したマッサージ器を構成する動機づけはないというべきである。したがって，当業者が，乙１０４発明において，本件発明１のローラの支持構造及び個数の相違点に係る構成とすることを容易に想到することができたとはいえない。
ウ結論
以上により，その余の相違点につき判断するまでもなく，本件発明１は，乙１０４発明に基づいて容易に発明することができたものとは認められない。
よって，乙１０４発明を主引例とする進歩性欠如の無効の抗弁は認められない。
⑵本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張できるか。（当審における追加主張）


ア特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ，その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。
控訴人は，無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれている立場の質的相違等から，特許法１６７条の趣旨は，侵害訴訟に適用されないと主張するが，上記説示したところに照らし採用できない。また，控訴人は，第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべき場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であるという趣旨の主張もしているが，控訴人自身は，無効審判手続において無効主張をする機会を十分に与えられ，かつ無効不成立審判に対して審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果，もはや当該審判手続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったとしても，その結果を不当ということはできない。
イ認定事実
(ｱ)本件無効審判請求１において，控訴人は，本件発明１は，①乙１７の１に記載された発明（乙１７発明）に，乙１８の１に記載された発明（乙１８発明），乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである，②乙１８発明に，乙１７発明，乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである，とそれぞれ主張した。（甲１４）（本件審決１における甲１，２，３，７ないし１３は，順に本件訴訟における乙１７，１８，１９，２３，４２ないし４５，３３，３４に対応する。）このほか，控訴人は，乙２０ないし２２も証拠として提出していた。(ｲ)しかしながら，本件審決１は，主引例である乙１７の１及び乙１８の１には，ローラの直交２方向への移動（及び移動に伴う肌の摘み上げと押圧）という技術思想が存在せず，また，控訴人が提出した各種証拠から認められる技術事項及び周知技術を考慮しても，この点を容易に想到することができるとはいえないとして，上記無効理由のいずれも認めず，本件発明１は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものとはいえないと判断した。（甲１４）ウ乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効主張の可否本件訴訟において，控訴人は，乙１７の１，乙１８の１をそれぞれ主引例とした上，これに，乙１７発明（乙１８の１を主引例とする場合）又は乙１８発明（乙１７の１を主引例とする場合），及び乙１９ないし２３，３３ないし３５，４２ないし４５，１０１及び１０４に記載の副引例又は周知技術を併せれば，本件発明１は容易想到であると主張している。
しかしながら，乙１７の１及び乙１８の１は，本件審判請求１においても主引例とされていたもの，乙１９，２３，３３，３４及び４２ないし４５は，副引例又は周知技術を認定する証拠として提出されていたものであり，乙２０ないし２２も，明示的には主張されていないものの，周知技術を認定する証拠等として提出されていたものと認められるから，結局，本件審決１と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では，主引例は全く共通である上，副引例又は周知技術，証拠もほとんど共通し，両者で共通していないのは，副引例ないし周知技術の証拠である乙３５，１０１及び１０４のみである（しかも，乙１０１は，乙３５から分割出願された発明であるから，両者は極めて類似している。）ことになる。そして，乙３５，１０１及び１０４は，いずれも４個のローラの直交２方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから，本件審決１が認定した本件発明１と乙１７発明及び乙１８発明との相違点を埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
このように，本件訴訟独自の証拠である乙３５，１０１及び１０４は価値の乏しいものであるから，結局，本件訴訟における控訴人の主張は，本件審判１と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」（特許法１６７条）に基づくものと評価されるべきものである。
そして，本件審決１は，控訴人による審決取消訴訟が提起されることなく確定している上，本件において，前記アの特段の事情も窺われない。したがって，本件訴訟において，控訴人が，乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効を主張することは，信義則に反し，許されないといわざるを得ない。
⑶結論
よって，控訴人の乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする無効の抗弁の主張はいずれも許されず，乙１０４発明を主引例とする無効の抗弁には理由がない。
６争点⑸（本件特許２に無効理由があるか。）
事案に鑑み，まず，乙１０４発明を主引例とする進歩性欠如の主張について検討する。
⑴乙１０４を主引例とする進歩性欠如（当審における追加主張）当事者双方の主張する相違点に争いはあるものの，前記５⑴アと同様，少なくとも，本件発明２と乙１０４発明とにつき，前記５⑴アにみた相違点①に相当する相違点が存在することが認められる。
したがって，前記５⑴イで本件発明１につき判示したところと同様，当業者が，乙１０４発明において，本件発明２のローラの支持構造及び個数の相違点に係る構成とすることを容易に想到することができたとはいえない。
以上により，その余の相違点につき判断するまでもなく，本件発明２は，乙１０４発明に基づいて容易に発明することができたものとは認められないから，乙１０４発明を主引例とする進歩性欠如の無効の抗弁は認められない。
⑵本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張できるか。（当審における追加主張）
ア認定事実


(ｱ)本件無効審判請求２において，控訴人は，本件発明２は，①乙１７発明に，乙１８発明，乙１９又は乙２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである，②乙１８発明に，乙１７発明，乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである，とそれぞれ主張した。（甲１５）（本件審決２における甲１，２，３，７ないし１３は，それぞれ，乙１７，１８，１９，２３，４２ないし４５，３３，３４に対応する。）このほか，控訴人は，乙２０ないし２２も証拠として提出していた。(ｲ)しかしながら，本件審決２は，主引例である乙１７の１及び乙１８の１には，ローラの直交２方向への移動（及び移動に伴う肌の摘み上げと押圧）という技術思想が存在せず，また，控訴人が提出した各種証拠から認められる技術事項及び周知技術を考慮しても，この点を容易に想到することができるとはいえないとして，上記無効理由のいずれも認めず，本件発明２は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものとはいえないと判断した。（甲１５）イ乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効主張の可否本件訴訟において，控訴人は，乙１７の１，乙１８の１をそれぞれ主引例とした上，これに，乙１７発明（乙１８の１を主引例とする場合）又は乙１８発明（乙１７の１を主引例とする場合），及び乙１９ないし２３，３３ないし３５，４２ないし４５，１０１及び１０４に記載の副引例又は周知技術を併せれば，本件発明２は容易想到であると主張しており，無効事由の根拠となる主引例，副引例及び公知技術（その根拠となる証拠）は，本件発明１の場合と同様である。
そうすると，前記５⑵ウで判示したのと同様の理由により，控訴人が，乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効を主張することは信義則に反し許されないものというべきこととなる。
⑶結論
よって，控訴人の乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする無効の抗弁の主張はいずれも許されず，乙１０４発明を主引例とする無効の抗弁には理由がない。
７争点⑹（権利不行使の抗弁が成立するか。）及び争点⑺（過失の推定）に
ついて
これらの点の判断は，原判決「事実及び理由」第４の９及び１０（原判決５１頁４行目から５２頁１４行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決５１頁１２行目末尾に「（甲１２）」を付加する。）。
８争点⑻（原告の損害額）について
⑴被告製品の譲渡数量及び原告製品の単位数量当たりの利益額控訴人は，特許法１０２条１項による損害額を主張するので，被告製品の譲渡数量及び原告製品の単位数量当たりの利益額について検討する。
ア被告製品の譲渡数量
まず，本件特許１及び２の設定登録日（平成２７年８月１４日）から平成２８年７月末までの間の被告製品の卸売販売数が合計３３６５個であることについては争いがない（なお，被控訴人は，当審において，平成２７年８月以降の被告直営店又は被告ウェブサイトでの小売販売に係る被告製品の販売数量に関する主張を撤回した。）。
したがって，本件において損害賠償の対象となる被告製品の譲渡数量は３３６５個である。
イ原告製品の単位数量当たりの利益額
次に，原告製品の単位数量当たりの利益額については，原判決５３頁２４行目「２万１４６７個」を「２万１２６７個」と改め，原判決５４頁３行目「００１３７」を「０．０１３７」と改め，同頁５行目末尾に「（甲２４）」を付加し，同頁９行目「●●●●●●●●●●●●円」を「●●●●●●●●●●●●円」と改めるほか，原判決「事実及び理由」の第４の１１⑵（原判決５３頁２１行目から５４頁２５行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。
したがって，原告製品の単位数量当たりの利益額は，●●●●円と認められる。
⑵「販売することができないとする事情」（特許法１０２条１項ただし書）控訴人は，上記の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被控訴人が「販売することができないとする事情」があると主張するので，この点について検討する。
アこの点，特許法１０２条１項ただし書の規定する上記「販売することができないとする事情」は，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば，①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），②市場における競合品の存在，③侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），④侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情を上記事情として考慮することができるものと解される。
イ控訴人は，原告製品と被告製品との流通形態及び価格等の相違，原告製品における付加機能の存在などを主張する。
原告製品は，いわゆるブランド品に位置付けられるものであって，主に，直営店，百貨店，認定美容室，認定エステティックサロン，大手家電量販店，大手オンラインモール（被控訴人が出店するものも含む。）等において，いずれも，３万５４００円（税込）から３万５６４０円（税込）で販売されていたものである（甲１６，１８の１，乙６３ないし６５，６７ないし８４，９６ないし９８）。他方，被告製品は，ブランド品ではなく，総合ディスカウントストアや雑貨店への卸売販売を中心として，３９８０円（税抜）から４８００円（税込みか否かは不明である。）で販売されていたものである（甲１０，乙８５，９５）。なお，控訴人の公式サイト等（甲５，６）には，被告製品につき２万１０００円（税抜）との記載があるが，実際にかかる価格で販売されていたことを裏付ける証拠はない。


また，原告製品には，ハンドルにソーラーパネルが設けられており，同パネルが微弱電流（マイクロカレント）を発生するとされている上，原告製品の販売に当たって，かかる機能は原告製品の特長として強調されている（甲１６，乙６４，６５，６７，６８，７９ないし８２，９６）。他方，被告製品には，このような機能はない（甲６）。ウもっとも，大手オンラインモールの被告製品紹介ページを表示すると，「この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています」として原告製品の案内も表示されており（甲１８の１），原告製品と被告製品とが，競合商品ないし関連商品として認識されていたこともうかがわれる。
両者の製品に対する一般の評価等をみると，原告製品が属するリファシリーズと，被告製品が属するゲルマミラーボールシリーズとを比較するインターネット上のウェブページが存在し，その冒頭では「形が似ているのに価格には大きな差がありネットでも話題になっているのをご存知ですか？」と記載された上で，本文が続いている。同ページには，購入者の口コミも紹介されており，そこでは，例えば，ゲルマミラーボールについて，「リファカラットを買おうと思っていましたが，韓国コスメショップでゲルマミラーボールを見つけました。（略）リファよりかなり安いのが嬉しいです！」，「リファが欲しかったのですが高すぎるので，安いゲルマミラーボールを買いました。（略）」，リファについて，「とにかく値段が高いので，４か月ほどじっくり悩んでから購入しました。（略）類似商品もありますが，マイクロカレント機能だとか防水機能   だとか   保証だ   とかを   考える   と，や   っぱり   リファ   がおす   すめです。」，「高額だなーと思っていましたが，口コミに惹かれて小顔目的で買いました。（略）」，「お高めですが，『高い美容ローラーをせっかく買ったんだから使わなきゃ！』という気持ちから面倒くさがりの私でもケアを続けられています。（略）」などと評価されている。（甲１８の２）
他にも，インターネット上には，上記リファのローラが欲しかったが，値段が高く手が出せずにいたところ，ゲルマミラーボールというローラを発見し，使用感がリファとあまりかわらず値段が安いことから購入を決意したなどと記載した購入者の書き込みが存在する。（甲１８の３）また，マイクロカレントについて，これが美肌効果を有していることなどについて解説をするインターネット上の記事や口コミが複数存在する（乙６６，８３，８６ないし９４）。他方，原告製品の購入者の口コミの中には，マイクロカレントに全く言及していないものも複数存在し（乙８０），マイクロカレントに言及する口コミ等であっても，４個のローラ，角度を変えられるハンドル，スパイラルニーディングと呼ばれるローラの動作，防水性能についても併せて言及しているものも複数存在する（乙８９ないし９２）。
エ原告製品は，本件発明１及び２の実施品であって（甲１６，１７），被告製品は，本件発明１及び２の技術的範囲に属するものであり，いずれも４個のローラで構成されたマッサージ用の美容器である。４個のローラで構成されたマッサージ用の美容器の需要者を想定すると，両者が市場において競合することは明らかである。このことは，前記ウ冒頭の関連商品に関する記載等からも裏付けられる。したがって，被告製品の販売がなければ，その需要が，原告製品に向かったであろうと考えることができる。
しかしながら，前記イにみた各事情に照らすと，被告製品の販売がない場合に，その需要の全てが，原告製品に向かうものではないと認められる。すなわち，上記の原告製品と被告製品との価格の相違，流通形態の相違，機能の相違に照らすと，上記に見た４個のローラで構成されたマッサージ用の美容器の需要者について，更に，被告製品に近い価格帯の美容器のみを欲する需要者，百貨店や大型家電量販店を主に利用する需要者，逆に主としてディスカウントストアを利用する需要者，マイクロカレントを含む付加機能を備えたブランド品である原告製品のみを欲する需要者といった者らの需要に応じた各市場も想定することができ，原告製品と被告製品との市場が完全に重なり合うものではないことが認められる。
そして，需要者の購買行動における価格の重要性を考慮すると，原告製品と被告製品との価格差がおよそ７倍から８倍程度と大きいことは，原告製品と被告製品との市場の重なりの程度を検討するにあたっても重視せざるをえない。
このように原告製品と被告製品との市場が競合しつつも完全に重なりあうものではないことについては，前記ウにみた各事実の存在からも裏付けられているといえるのであって，これに反する被控訴人の主張を採用することはできない。もっとも，前記ウにおいて認定した消費者の評価等からすると，原告製品の美容効果等を高く評価し，仮に低額の被告製品が存在しなかったのであれば，高い代金を支払ってでも原告製品を購入したであろうと考えられる消費者層も存在したであろうことは十分にうかがわれるところであり，上記のような事情を考慮したとしても，両者の市場が完全に分離していたということもできないのであって，両者が完全に分離していたかのように主張する控訴人の主張も採用することはできない。
以上の事情を総合考慮すると，被告製品の譲渡数量のうち５割については，被控訴人においてこれを「販売することができないとする事情」があったというべきである。
⑶特許法１０２条１項に基づく損害額
したがって，特許法１０２条１項に基づく損害額は，被告製品の譲渡数量３３６５個から５割を控除し，原告製品の単位当たりの利益額●●●●円を乗じた●●●●●●●●●円と認められる。
⑷弁護士費用
被控訴人は，本件訴訟の提起，追行を，弁護士に委任し，その費用を負担するものであるところ，本件に現れた一切の事情を考慮すると，前記⑶の損害額と相当因果関係のある弁護士費用は，●●●●円と認められる。
９差止めの必要性
差止めの必要性については，原判決「事実及び理由」第４の１２（原判決５６頁１５行目から２２行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
１０結論


平成２５年６月２０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１００２４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月３０日
判        決
原              告      株式会   社ナビ
同訴訟代理人弁護士      中村眞   一
粟   谷   しのぶ
山崎岳   人
被              告      株式会   社ウイ   ンライ   ト
同訴訟代理人弁護士      原   秋彦
中川直   政
同          弁理士      原島典   孝
板垣忠   文
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２０１１－３００６８０号事件について平成２４年１２月１８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記２の本件審判請求について，特許庁が同請求を認めた別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件商標
原告は，平成１５年１０月３１日，「ＪａｎＮａｖｉ」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標（以下「本件商標」という。）について，第９類「業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機，硬貨作動式機械用の始動装置，ゲーム機（テレビジョン受像機専用のもの），コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」，第２８類「マージャン用具，硬貨投入式麻雀卓」及び第４１類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供，通信を用いて行う麻雀ゲームの提供，麻雀の教授，麻雀競技会の企画・運営又は開催，麻雀荘の提供，麻雀大会の企画・運営又は開催，麻雀用具の貸与，娯楽の提供，娯楽情報の提供，ゲームセンターの提供，会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として，登録出願をし，平成１６年９月１７日，設定登録を受けた（登録第４８０２６００号商標。甲７３，７４）。
２特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成２３年７月１９日，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第４１類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供，通信を用いて行う麻雀ゲームの提供，麻雀の教授，麻雀競技会の企画・運営又は開催，麻雀荘の提供，麻雀大会の企画・運営又は開催，娯楽の提供，娯楽情報の提供，ゲームセンターの提供，会員制による教育・娯楽の提供」（以下「本件指定役務」という。）について使用した事実がないと主張して，取消審判を請求し，当該請求は同年８月２日に登録された。
(2)特許庁は，これを取消２０１１－３００６８０号事件として審理し，平成２４年１２月１８日，「本件商標の指定役務中，本件指定役務については，その登録は取り消す。」旨の本件審決をし，同月２８日にその謄本が原告に送達された。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，原告は，本件審判の請求の登録前３年以内に日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件指定役務のいずれかについて，本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められないから，本件商標の登録は，商標法５０条の規定により，本件指定役務について取り消すべきである，というものである。
４取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
１「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供」及び「通信を用いて行う麻雀ゲームの提供」（以下，併せて，「麻雀ゲームの提供」という。）について
(1)原告のホームページにおける「麻雀ゲームの提供」についてア本件審決は，原告のホームページは要証期間（平成２０年８月２日から平成２３年８月１日まで。以下「本件要証期間」という。）に開設され，かつ，閲覧可能な状態にあったとは認められないから，その期間内に，原告のホームページにおいて，本件商標を「麻雀ゲームの提供」について使用したと認めることはできない旨判断した。
しかし，原告は，平成２３年４月８日，原告のホームページのためにドメインを取得し，同月１１日には，あらかじめ制作していたＷｅｂデータを用いて，ホームページを開設し，そのホームページ上で，オンライン麻雀ゲームコンテンツ「ジャンナビ」（以下「ジャンナビソフト」という。）をユーザーに販売及びレンタルしており，その事実はAの陳述書（甲４３）によって裏付けられている。イ本件審決は，   Aが原告と密接な関係にある人物であることをもって，その陳述書には信用性が認められないと判断した。
しかし，Aは，平成２３年４月９日から同年５月３１日までの間，原告の代表取締役であり，同年４月当時，ホームページを制作，開設した当事者でもある。その当時，Aと原告が密接な関係にあったことは当然であり，かかる事実をもって，同人の陳述の信用性が否定されるということにはならない。(2)麻雀店すずめ（以下「すずめ」という。）を通じた麻雀ゲームの提供について本件審決は，原告とすずめとの間の取引に係る物品受領書（甲２１）及び領収証（控）（甲５５）の信用性は認められず，また，すずめのホームページ（甲２２）が，本件審判の請求の登録前までに開設され，かつ，閲覧が可能な状態にあったことを確認することができないとした上で，原告がすずめに対し，ジャンナビソフトを平成２３年４月３０日に納品したことが認められず，かつ，すずめのホームページにおいて，本件商標を使用した麻雀ゲームの提供が行われたことを確認することができない以上，すずめを通じた麻雀ゲームの提供が行われたものとは認められないと判断した。
しかし，次のとおり，本件審決の判断は誤りである。


ア本件審決は，上記物品受領書の宛名や作成者欄の記載からすると，同物品受領書は，すずめと株式会社正成（以下「正成」という。）との取引を示すものであって，原告とすずめとの間の取引書類とは認められないと判断した。しかし，上記物品受領書中，原告の名前が記載されるべきところに「すずめ」と記載されたのは，納品書（控）・請求書・納品書・物品受領書が４枚綴りとなった複写式のものにつき，納品書と物品受領書との間に厚紙を入れて，物品受領書の左上に原告の記名をすべきところを，厚紙を入れ忘れたため，原告がすずめ宛てに交付するために納品書用に記載した「すずめ」が物品受領書の左上にも記載され，その訂正がされないまま，すずめから原告に交付されたことによる。上記物品受領書の「すずめ」の記載は，事務上のミスにすぎない。
イ本件審決は，上記領収証（控）の伝票番号及び品名が上記物品受領書と同一でないとして，同領収証（控）の記載内容に信憑性があるものとは認められないと判断した。
しかし，物品受領書と金銭の領収書は，異なる書類であり，それぞれの伝票番号の記載方法が異なることは当然にあり得ることである。また，上記物品受領書の品名欄は小さいため，領収証（控）のように詳細な記載をすることができなかったものであり，これらの相違は，証拠の信用性を否定するほどの相違ではない。そして，上記物品受領書の品名欄に「麻雀ジャンナビソフト貸与平成２３年５月～１０月分」との記載があること，この記載が原告とすずめとの間のコンテンツの利用契約書（甲２０）や上記領収証（控）の記載と合致することなどからすると，原告がすずめに対し，平成２３年４月３０日にジャンナビソフトを提供したことが認められるべきである。
ウ本件審決は，すずめのホームページ（甲２２）には，これがいつの時点のものであるのか，その年月日を示す表示がないと判断した。しかし，一般的にホームページ上に作成日付を明記することは希である。そして，株式会社ビートワン（以下「ビートワン」という。）とすずめとの間のホームページ開発委託覚書（甲２３）では，すずめへのホームページの納品を平成２３年４月２８日としていること，すずめの代表取締役であるBの陳述書（甲４６）には，「平成２３年４月３０日から同年１０月３１日までの間，麻雀店すずめのホームページに，麻雀ゲーム「ジャンナビ」を表示させ，ゲームを利用できるようにしました。」との記載があること，原告とすずめとの間のコンテンツの利用契約書（甲２０）では，麻雀ゲーム「ジャンナビ」の提供期間を平成２３年４月３０日から同年１０月３０日までとし（第２条），その利用条件をインターネット上で運営するすずめのＷｅｂサイトに対してリンクを設定する形態によりコンテンツを提供すると定め（第３条），第４条に定めた利用料金３万円が実際に原告に支払われていること（甲５５）などからすると，すずめのホームページは，平成２３年４月３０日には開設され，かつ，閲覧可能な状態にあったものというべきである。(3)株式会社ＡＩＲＣＡＳＴ（以下「ＡＩＲＣＡＳＴ」という。）を通じた麻雀
ゲームの提供について
本件審決は，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の取引に係る領収証（控）（甲５７）やAの陳述書（甲４３，５４）の信用性は認められず，また，ＡＩＲＣＡＳＴのホームページ（甲３６）が，本件審判の請求の登録前までに開設され，かつ，閲覧が可能な状態にあったことを確認することができないとした上で，原告がＡＩＲＣＡＳＴに対し，ジャンナビソフトを平成２３年４月２０日に納品したことが認められず，かつ，ＡＩＲＣＡＳＴのホームページにおいて，本件商標を使用した麻雀ゲームの提供が行われたことを確認することができない以上，ＡＩＲＣＡＳＴを通じた麻雀ゲームの提供が行われたとは認められないと判断した。しかし，次のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア本件審決は，上記領収証（控）の伝票番号及び品名が物品受領書（甲３５）と同一でないとして，同領収証（控）の記載内容に信憑性があるものとは認められないと判断した。
しかし，前記(2)イのとおり，領収証（控）の伝票番号及び品名が物品受領書と同一でないことは，証拠の信用性を否定するほどの相違ではない。イ本件審決は，ＡＩＲＣＡＳＴのホームページ（甲３６）には，これがいつの時点のものであるのか，その年月日を示す表示がないと判断した。しかし，一般的にホームページ上に作成日付を明記することは希である。そして，ＡＩＲＣＡＳＴの代表取締役でもあるAの陳述書（甲５４）には，「ジャンナビソフトは平成２３年４月２０日から同年１０月２０日まで，弊社のホームページに６ヶ月間掲載しました。」との記載があること，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間のコンテンツの利用契約書（甲３４）では，麻雀ゲーム「ジャンナビ」の提供期間を平成２３年４月２０日から同年１０月２０日までとし（第２条），その利用条件をインターネット上で運営するＡＩＲＣＡＳＴのＷｅｂサイトに対してリンクを設定する形態によりコンテンツを提供すると定め（第３条），第４条に定められた利用料金３万円が実際に原告に支払われていること（甲５７）などからすると，ＡＩＲＣＡＳＴのホームページでは，平成２３年４月２０日には麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったものというべきである。(4)有限会社ＬＳコミュニケーションズ（以下「ＬＳコミュニケーションズ」という。）を通じた麻雀ゲームの提供について
本件審決は，原告とＬＳコミュニケーションズとの間の取引に係る領収証（控）（甲５６）の信用性は認められず，また，ＬＳコミュニケーションズのホームページ（甲２８）が，本件審判の請求の登録前までに開設され，かつ，閲覧が可能な状態にあったことを確認することができないとした上で，原告がＬＳコミュニケーションズに対し，ジャンナビソフトを平成２３年５月１日に納品したことが認められず，かつ，ＬＳコミュニケーションズのホームページにおいて，本件商標を使用した麻雀ゲームの提供が行われたことを確認することができない以上，ＬＳコミュニケーションズを通じた麻雀ゲームの提供が行われたものとは認められないと判断した。
しかし，次のとおり，本件審決の判断は誤りである。


ア本件審決は，上記領収証（控）の伝票番号及び品名が物品受領書（甲２７）と同一でないとして，同領収証（控）の記載内容に信憑性があるものとは認められないと判断した。
しかし，前記(2)イのとおり，領収証（控）の伝票番号及び品名が物品受領書と同一でないことは，証拠の信用性を否定するほどの相違ではない。イ本件審決は，ＬＳコミュニケーションズのホームページ（甲２８）には，これがいつの時点のものであるのか，その年月日を示す表示がないと判断した。しかし，一般的にホームページ上に作成日付を明記することは希である。そして，ＬＳコミュニケーションズのアミューズメント事業部長であるCの陳述書（甲４７）には，概略，「弊社は，このＣＤ－Ｒを利用して，平成２３年５月１日から同年１０月３１日までの間，弊社のホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」を掲載しました。」との記載があること，原告とＬＳコミュニケーションズとの間のコンテンツの利用契約書（甲２６）では，麻雀ゲーム「ジャンナビ」の提供期間を平成２３年５月１日から同年１０月１日までとし（第２条），その利用条件をインターネット上で運営するＬＳコミュニケーションズのＷｅｂサイトに対してリンクを設定する形態によりコンテンツを提供すると定め（第３条），第４条に定められた利用料金３万円が実際に原告に支払われていること（甲５６）などからすると，ＬＳコミュニケーションズのホームページでは，平成２３年５月１日には麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったものというべきである。(5)旧車二輪専門店ＢＡＮＢＡＮ（以下「ＢＡＮＢＡＮ」という。）を通じた麻
雀ゲームの提供について
本件審決は，ＬＳコミュニケーションズの原告に対する販売報告書（甲４８）の信用性は認められず，また，ＢＡＮＢＡＮのホームページ（甲３０）が，本件審判の請求の登録前までに開設され，かつ，閲覧が可能な状態にあったことを確認することができないとした上で，原告がＬＳコミュニケーションズを通じ，ＢＡＮＢＡＮに対し，「ジャンナビソフト」を販売したことが認められず，かつ，ＢＡＮＢＡＮのホームページにおいて，本件商標を使用した麻雀ゲームの提供が行われたことを確認することができない以上，ＢＡＮＢＡＮのホームページにおいて麻雀ゲームの提供が行われたものとは認められないと判断した。
しかし，次のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア本件審決は，上記販売報告書には報告者の押印がなく，また，その内訳欄には誤記があるとして，同報告書が真正に作成されたものとは認められないなどと判断した。
しかし，上記販売報告書は，メールに添付してＬＳコミュニケーションズから原告に送付されたものであり，報告の内容及びメール添付上の便宜からすれば，必ずしも報告者の押印が求められるものではない。また，「単価」と記載すべき欄を誤って「件数」と記載したのは，ごく軽微なミスにすぎず，このような誤記をもって，証拠全体の信用性を否定することはできない。
イそして，ＬＳコミュニケーションズを通じて，ＢＡＮＢＡＮのホームページにおいて麻雀ゲーム「ジャンナビ」が提供されたことは，原告とＬＳコミュニケーションズとの間のソフトウェア製品の販売に関する契約書（甲２９），上記販売報告書及びCの陳述書（甲４７）によって裏付けられている。なお，Cの陳述書には，概略，「弊社は，平成２３年５月１日に，麻雀ゲームジャンナビが記録されたＣＤ－Ｒを原告から受け取りました。その後，同年６月３日に，ソフトウェア製品の販売に関する契約に合意し，ＢＡＮＢＡＮに対し，ソフトを販売しました。ＢＡＮＢＡＮのホームページには，平成２４年６月から麻雀ゲームジャンナビが掲載しています。」との陳述があるが，ＢＡＮＢＡＮのホームページにおける麻雀ゲームジャンナビの掲載時期に係る「平成２４年６月」との記載は，「平成２３年６月」の誤記である。
ウ以上によれば，ＢＡＮＢＡＮのホームページでは，本件要証期間に麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったものというべきである。
２「麻雀大会の企画・運営又は開催」について
(1)「ジャンナビ杯」との商標（以下「使用商標」という。）について本件審決は，原告及びＬＳコミュニケーションズが麻雀大会で使用した「ジャンナビ杯」との文字について，同書，同大，等間隔で外観上，まとまりよく一連一体に表され，これにより生ずる称呼も一気一連に称呼し得るものであるから，構成全体として一体不可分のものとして認識されるものであるとした上で，使用商標は，本件商標と，その外観，称呼，観念を異にするものであり，社会通念上，同一の商標であるとはいえないと判断した。
しかし，使用商標の「ジャンナビ杯」との文字のうち，「ジャンナビ」の部分は片仮名で記載され，「杯」の部分は漢字で記載されており，それぞれが区別されるものであって，一連一体のものとはいえない。また，観念においても，「ジャンナビ杯」は，「ジャン」という文字が麻雀を実施する場所を提供する店舗である「雀荘」の頭文字として使用されることがあるように，麻雀の略語であることを想起させるものであり，他方，「ナビ」との文字は，「ナビゲーション」の頭文字を取った略語であり，「ナビゲーション」とは，インターネット用語としては，ユーザーが目的とする情報へアクセスできるように手助けする機能のことをいうから，「ジャンナビ」との語は，一連一体として，通信機能を用いた麻雀ゲームとの観念を生じさせるものである。これに対し，「杯」との語は，ＮＨＫ杯など，ある商標を有する企業が主催者又は共催者となってスポーツ等の大会を開催する場合に，自らが有する商標に「杯（カップ）」をつけて「○○杯（カップ）」として表示するものである。このような商標の利用は，当該「○○杯（カップ）」の表示を見た者に，「○○」という商標を付された商品やそれを販売する企業のイメージを想起させることによる宣伝効果を狙ったものであり，「杯」という語そのものには特段の識別力はない。このように，「ジャンナビ杯」は，外観及び観念において，枢要部である「ジャンナビ」と枢要部ではない「杯」に区別される。したがって，「ジャンナビ杯」は，「ジャンナビ」が外観及び観念の要部であり，本件商標である「ジャンナビ」と同一の商標であると解すべきである。よって，本件審決の判断は誤りである。


(2)原告による麻雀大会の企画・運営又は開催について本件審決は，原告のホームページ（甲４，６，３７）には，これがいつの時点のものであるのか，その年月日を示す表示がなく，真正に作成されたものであるか疑義があるから，本件要証期間に開設され，かつ，閲覧可能な状態にあったものであることを認めることはできないとした上で，麻雀大会の参加者であるDの陳述書（甲３８），Aの陳述書（甲４３）及び麻雀大会参加者に対する領収証（控）（甲５８～６１）も，原告のホームページの存在を前提とするものであるから，その内容に疑義があるとして，原告が，平成２３年４月２９日に麻雀大会の企画・運営又は開催をしたものとは認められないと判断した。
しかし，証拠の信用性判断は，他の一つの証拠の信憑性が欠けるという一事をもって信用性が否定されるようなものではなく，個々の証拠の信用性は，証拠ごとで個別に判断されるべきものである。そして，上記各陳述書や領収証（控）の信用性を否定するに足りるような虚偽の陳述ないし偽造・変造に係る証拠は何ら認められない。また，前記１(1)のとおり，そもそも原告のホームページは，その信用性が否定されるべきものではない。
したがって，原告による麻雀大会の企画・運営又は開催の事実は，上記各証拠により認められるべきであり，本件審決の判断は誤りである。(3)ＬＳコミュニケーションズによる麻雀大会の企画・運営又は開催について本件審決は，ＬＳコミュニケーションズの原告に対する販売報告書（甲４９）の信用性は認められないとした上で，ＬＳコミュニケーションズが平成２３年７月２日に麻雀大会の企画・運営又は開催をしたものとは認められないと判断した。しかし，本件審決は，上記販売報告書の内訳欄には誤記があり，また，報告者の押印もないから，同報告書が真正に作成されたものとは認められないと判断したものであるところ，前記１(5)と同様に，販売報告書のごく軽微なミスを理由に証拠全体の信用性を否定することはできない。
そして，ＬＳコミュニケーションズが平成２３年７月２日に麻雀大会「ジャンナビ杯」の企画・開催又は運営をしたことは，上記販売報告書に加え，原告とＬＳコミュニケーションズとの間の販売代理店契約（甲３１），ＬＳコミュニケーションズの代表者であるEの陳述書（甲３９），麻雀大会参加者の   Fの陳述書（甲４１），麻雀大会の開催ポスター（甲４０）及びファーストワンが発行した領収証（甲４２）によっても裏付けられている。
したがって，ＬＳコミュニケーションズによる麻雀大会の企画・運営又は開催の事実は，上記各証拠により認められるべきであり，本件審決の判断は誤りである。３「娯楽の提供」及び「娯楽情報の提供」について本件審決は，原告による一連の事業が行われたか否か疑義があるとして，原告が，「娯楽の提供」及び「娯楽情報の提供」を行ったものとは認められないと判断した。しかし，前記のとおり，原告は，原告又は取引先のホームページにおいて，麻雀ゲームを提供し，また，原告及びＬＳコミュニケーションズが麻雀大会の企画・運営又は開催を行っているところ，これらの事業は，「娯楽の提供」ないし「娯楽情報の提供」に該当するものである。
したがって，原告又は原告との間で販売代理店契約を締結したＬＳコミュニケーションズは，本件要証期間に本件商標を「娯楽の提供」ないし「娯楽情報の提供」の役務に使用したものである。
４よって，本件商標の不使用に係る本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
１「麻雀ゲームの提供」について
(1)原告のホームページでの「麻雀ゲームの提供」についてア原告は，平成２３年４月１１日に開設した原告のホームページにおいて，麻雀ゲームの提供を行った旨主張する。
しかし，原告が本件商標を付して提供した旨主張するのは，国際分類第３５類に属する「販売促進策の企画・実施」という役務であり，本件審判請求で不使用取消しの対象とされる指定役務である「麻雀ゲームの提供」についての使用ではない。また，「麻雀ゲームの提供」を商標法上の役務というためには，それ自体が独立した役務として商取引の対象となることが必要であるところ，原告のホームページ（甲４，５）には，ジャンナビソフトについて，「販売価格：￥５００，０００」「レンタル（1ヶ月）：￥５，０００」と記載されており，このように高額なゲームソフトウェアが「ゲームプログラム」という商品として独立して商取引の対象とされているとは到底考えられない。
したがって，原告が，本件要証期間に「麻雀ゲームの提供」たる役務に本件商標を付して他人に提供したことはないというべきである。イ仮に，ジャンナビソフトの提供が，「麻雀ゲームの提供」たる役務に該当するとしても，本件要証期間に原告のホームページにおいてジャンナビソフトが提供されたという事実は認められない。すなわち，原告のホームページが，本件審判の請求の登録前までに開設され，かつ，閲覧が可能な状態にあったことを客観的に立証するものは何ら存在しない。そもそも，ドメインを取得しても，コンテンツを掲載していないウェブサイトはいくらでもあり，ドメイン取得の事実を示すのみでは，ホームページの運用開始日が証明されるものではない。かえって，ホームページの「沿革」欄には，平成１６年９月に「ネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームジャンナビの提供」と記載されているが，同年７月１日から平成１８年５月２４日まで，原告は，休眠会社の状態にあったこと，Aは，被告に対する平成１９年４月１０日付け通知書において，原告がネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供を行っていないことを認めていること，ドメインの取得時期は，Aが原告の代表取締役に就任した時期とほぼ一致していることなどからすると，原告のホームページは，本件審判請求がされた後に，本件商標の使用の体裁を取り繕うために制作されたものであると強く推認される。(2)すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ又はＬＳコミュニケーションズを通じた「麻雀ゲー
ムの提供」について
ア原告は，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに対して，ジャンナビソフトを提供したと主張する。
しかし，ジャンナビソフトの提供は，国際分類第３５類に属する「販売促進策の企画・実施」という役務である。また，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズは，それぞれホームページでジャンナビソフトを無償で提供したとしているが，これらは麻雀荘等の顧客に対し，本業に付随して提供されるものにすぎず，それ自体は商標法上の独立した役務に該当しない。イまた，原告が，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに対し，ジャンナビソフトを提供したという事実は存在しない。これらの取引の存在について原告が引用する証拠は，次のとおり，いずれも信用性のないものである。
(ア)原告とすずめとの間の取引について


ａ甲２１の物品受領書は，その記載自体から，原告とすずめとの間の取引書類とは認められない。同物品受領書は，文面上明らかにすずめと正成との間の取引書類である。
また，上記物品受領書の品名欄の記載が，同日に作成されたはずの領収証（控）（甲５５，６８）の但書欄の記載と一致していないことも不可解である。さらに，上記領収証（控）の但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」と記載されており，本件審判請求で不使用取消しの対象とされた指定役務の文言に殊更近似した表現が使用されているのも，極めて不自然である。
ｂ原告は，原告とすずめとの間の平成２３年４月３０日付けコンテンツの利用契約書（甲２０）も，両者間で本件要証期間にジャンナビソフトの提供があったことの根拠である旨主張する。
しかし，本件審判手続において，上記コンテンツの利用契約書が提出されたのは，原告による答弁書の提出（平成２３年１０月２４日）から約８か月半も経過した平成２４年７月９日であるから，同契約書は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的で本件審判手続開始後にバックデートで作成されたものと推認され，同契約書に証拠価値は認められない。
(イ)原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の取引について物品受領書（甲３５）の品名欄の記載が，同日に作成されたはずの領収証（控）（甲５７，６９）の但書欄の記載と一致していないことは不可解である。また，前記(ア)ａで甲５５及び６８の領収証（控）について述べたのと同様の理由により，甲５７及び６９の領収証（控）についても，信憑性は認められない。さらに，上記物品受領書に示されている取引は，代表者が同一人（A）である会社間での取引である。したがって，同物品受領書に示されている原告とＡＩＲＣＡＳＴとの取引は，Aの指示又は支配の下で，本件商標の不使用取消しを免れる目的で名目的にその使用の外観を作出するために作り出した取引であることが強く推認される。
(ウ)原告とＬＳコミュニケーションズとの間の取引について物品受領書（甲２７）の品名欄の記載が，同日に作成されたはずの領収証（控）（甲５６）の但書欄の記載と一致していないことは不可解である。また，前記(ア)ａで甲５５及び６８の領収証（控）について述べたのと同様の理由により，甲５６及び７０の領収証（控）についても，信憑性は認められない。さらに，ＬＳコミュニケーションズは，教育事業，中古車事業及び建築事業を行う会社であり，同社のホームページに麻雀ゲームソフトを設置したとしても，顧客獲得効果はおよそ期待できない。営利を目的とする会社が実際の営利的効果が得られることを期待できないものをわざわざ費用を払って設置することは，およそ考えにくい。
したがって，原告は，ＬＳコミュニケーションズに依頼して本件商標の使用の体裁を取り繕うためにジャンナビソフトを設置したにすぎないことが強く推認される。かかる使用は，仮にそれが原告による本件商標の利用であると評価できると仮定しても，不使用取消しを免れるに足りる「使用」ではあり得ない。(エ)ＬＳコミュニケーションズとＢＡＮＢＡＮとの間の取引について
ａ販売報告書（甲４８）について
原告は，販売報告書の誤記が軽微なミスであり，これをもって証拠全体の信用性を否定することは本件審決の偏向した判断である旨主張する。しかし，契約当事者間において枢要な位置を占める販売報告書において，このような明白かつ重要な誤記が看過されたまま数か月にわたって放置され続けることは，常識では考えられない。上記販売報告書は，最近になって原告が捏造したものと推認される。
また，上記販売報告書の備考欄には，「平成２３年６月３日付け「ソフトウェア製品の販売に関する契約」に従い麻雀ゲームソフト「ジャンナビ」Ｗｅｂ上の提供」と記載されている。同契約は，ＬＳコミュニケーションズが「麻雀ゲームソフトジャンナビを複製し，当該複製品をインターネット上のサイト，ホームページに組み込み販売する」ことができるというものであるが（第１条），ＬＳコミュニケーションズが自社のサイトにゲームソフトを組み込むことは，原告とＬＳコミュニケーションズとの間のコンテンツの利用契約書（甲２６）で定められているから，上記ソフトウェア製品の販売に関する契約書（甲２９）でいう「インターネット上のサイト，ホームページ」とは，第三者のサイトやホームページと解される。すなわち，ソフトウェア製品の販売に関する契約は，ＬＳコミュニケーションズが麻雀ゲームソフトを複製し，当該複製品を第三者のサイトやホームページに組み込んだ態様で販売することを定めたものである。
しかるに，上記販売報告書では，「Ｗｅｂ上の提供」と記載されており，ＬＳコミュニケーションズが自社のサイトでゲームソフトを提供したことが表示されている。仮に，自社サイトで提供したのではなく，ソフトウェア製品の販売に関する契約に基づき第三者に販売したのであれば，販売報告書における販売報告の対象を単に「Ｗｅｂ上の提供」と記載するはずはないから，当該販売報告書の備考欄の記載はソフトウェア製品の販売に関する契約内容と整合性がないものである。さらに，上記販売報告書には，報告者の捺印もされていないことからすると，同販売報告書は，最近になって原告によって捏造されたものとみるのが自然である。ｂ原告は，原告とＬＳコミュニケーションズとの間の平成２３年６月３日付けソフトウェア製品の販売に関する契約書（甲２９）も，本件要証期間にＬＳコミュニケーションズを介してＢＡＮＢＡＮに対しジャンナビソフトを提供したことの根拠である旨主張する。
しかし，前記(ア)ｂと同様に，本件審判手続において上記ソフトウェア製品の販売に関する契約書が提出されたのは，平成２４年７月９日であるから，同契約書は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的で審判手続開始後にバックデートで作成されたものと推認され，同契約書にも証拠価値は認められない。
２「麻雀大会の企画・運営又は開催」について
(1)使用商標について
「ジャンナビ杯」との文言からなる使用商標は，本件商標と社会通念上同一の商標ではない。
したがって，使用商標の使用によって，本件商標の不使用取消しを免れるものではない。


(2)原告による「麻雀大会の企画・運営又は開催」について仮に，使用商標が本件商標と社会通念上同一の商標であると評価することができるとしても，本件要証期間において，原告が麻雀大会「ジャンナビ杯」の企画・運営又は開催をしたものとは認められない。原告が，平成２３年４月２９日に麻雀大会「ジャンナビ杯」を開催したことの裏付けとして引用する証拠は，次のとおり，いずれも信用性に欠けるものである。
ア原告のホームページ（甲４，６，３７）について前記１(1)のとおり，原告のホームページが，本件審判の請求の登録前までに開設され，かつ，閲覧が可能な状態にあったことの客観的証拠はない。また，本件審判手続における答弁書提出の段階（平成２３年１０月２４日）で提出されたホームページの写し（甲４，６）には，麻雀大会の参加費に関する記載はなかったが，後に提出されたホームページの写し等（甲３７，３８，５８～６１）には，参加費が明記されている。同年４月２９日に麻雀大会が開催されたという原告の主張からすると，参加費が明記された上記各証拠は，答弁書提出の段階でも当然に提出することができたはずであるのに，平成２４年７月９日になってようやく提出されるに至ったものである。かかる経緯からすると，参加費が明記された上記各ホームページの写しは，特許庁の平成２４年５月２１日付け審理事項通知書において，原告のホームページ（甲４，６）に提示されている麻雀大会の告知には参加費用に関する記載がないと指摘されたことを受け，参加費用を徴収した大会を実施したことの証拠として後付けで作成されたものであることが強く推認される。
イ   Dの陳述書（甲３８）について
Dなる人物による甲３８の陳述書には，平成２３年４月中旬頃，原告のホームページで麻雀大会の告知を見て，これに応募した旨の記載があり，また，原告は，Dが見たというホームページとして，甲３７を提出している。ところで，平成２３年４月１１日を作成日とする原告のホームページ（甲６）は，同年４月２９日に開催された麻雀大会の優勝者の氏名が既に明示されているという，あり得ないものであるから，当該ホームページは，捏造されたものというべきであるところ，同ホームページにおける同年１１月３日開催の麻雀大会の告知には，場所や参加費の記載がないのに，Dが見たという上記ホームページ（甲３７）では，同年４月２９日の麻雀大会について，急に詳細な記載がされており，首尾一貫していない。
したがって，甲３７のホームページも捏造された疑いが濃いものであり，これに基づくというDの陳述にも信用性は認められない。
ウ領収証（控）（甲５８～６１）について
前記のとおり，原告のホームページやDの陳述書には不自然な点が多いから，原告が平成２３年４月２９日に主催したと主張する麻雀大会は存在しなかったと強く推認される。したがって，上記各書証の内容に沿うものとして提出された上記各領収証（控）についても，これを信用することはできない。しかも，本件審判手続において上記各領収証（控）が提出されたのは，原告による答弁書の提出から１０か月も経過した平成２４年８月２７日であるから，これらの領収証（控）は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的のもとにバックデートで作成されたものにすぎないことが強く推認される。(3)ＬＳコミュニケーションズによる麻雀大会の企画・運営又は開催について原告は，ＬＳコミュニケーションズが原告との間の販売代理店契約（甲３１）に基づき，平成２３年７月２日に麻雀大会「ジャンナビ杯」を開催した旨主張する。しかし，そのような麻雀大会があったことの裏付けとして原告が引用する証拠は，次のとおり，いずれも信用性のないものである。
ア販売報告書（甲４９）について
前記１(2)イ(エ)ａと同様に，上記販売報告書は，内訳欄の項目に誤記があり，また，報告者の押印がないから，信用性はない。
イ販売代理店契約書（甲３１）について
上記販売代理店契約書は，平成２３年６月６日付けで作成されているところ，前記１(2)イ(ア)ｂと同様に，本件審判手続において同契約書が提出されたのは，平成２４年７月９日であるから，同契約書は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的で審判手続開始後にバックデートで作成されたものと推認され，同契約書にも証拠価値は認められない。
ウ   Eの陳述書（甲３９）及びF   の陳述書（甲４１）についてこれらの陳述書には，いずれもＬＳコミュニケーションズのホームページで麻雀大会の告知がされたなどの記載がある。
しかし，麻雀大会の開催を掲載したというＬＳコミュニケーションズのホームページは，証拠として提出されていない。
また，ＬＳコミュニケーションズは，前記のとおり，麻雀大会の開催を事業目的とする会社ではないから，そのような企業がホームページに麻雀大会の告知を掲載したとしても，麻雀愛好家の目に留まるということは考えられない。したがって，そのような麻雀大会の告知はもとより，大会自体が存在しなかったものといわざるを得ない。
エポスター（甲４０）及び領収証（甲４２）について前記のとおり，販売報告書（甲４９），販売代理店契約書（甲３１），Eの陳述書（甲３９）及びFの陳述書（甲４１）には，何ら信用性がなく，平成２３年７月２日にＬＳコミュニケーションズが主催した麻雀大会など存在しなかったものといわざるを得ない。
したがって，以上の各書証に沿うものとして提出されたポスター及び領収証についても，これを信用することはできない。
しかも，前記１(2)イ(ア)ｂと同様に，本件審判手続においてこれらの書証が提出されたのも，平成２４年７月９日であるから，これらの書証は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的のもとにバックデートで作成されたものにすぎないものと推認される。
３「娯楽の提供」及び「娯楽情報の提供」について原告は，自己による一連の事業の実施を前提に，原告が「娯楽の提供」及び「娯楽情報の提供」について本件商標の使用を行った旨主張する。しかし，前記のとおり，原告が当該「一連の事業」を実施したこと自体が認められないから，原告の主張は前提を欠くものである。
４よって，本件商標の不使用に係る本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１「麻雀ゲームの提供」について
(1)原告のホームページでの麻雀ゲームの提供について原告は，平成２３年４月１１日に開設したホームページで，麻雀ゲームの提供を行った旨主張する。


確かに，証拠（甲３～６）によれば，原告は，平成２３年４月８日にドメイン（jannavi.co.jp）を取得し，その後，そのドメインを利用して，ホームページを開設していること，甲４及び５に係る原告のホームページでは，麻雀ゲームジャンナビ（ＰＣ版）及び麻雀ゲームジャンナビ（携帯版）の販売及びレンタルについての記事が掲載されていることなどが認められる。
しかしながら，原告のホームページに上記各麻雀ゲームの販売及びレンタルについての記事が掲載されたのが，本件要証期間であったことを認めるに足りる客観的な証拠はない。
なお，Aの陳述書（甲４３）には，原告のホームページは平成２３年４月１１日に開設した旨の記載がある。
しかしながら，Aの上記陳述書においても，原告のホームページに上記各麻雀ゲームの販売及びレンタルに係る記事が掲載された時期は明示されていない。そして，平成２３年４月９日まで原告の代表取締役であったGは，同日以前には，原告が本件商標を麻雀ゲーム・アプリケーション・プログラム製品の商標として使用していなかったと陳述していること（甲８２，８８，８９）を併せ考慮すると，Aの上記陳述のみをもって，本件要証期間に原告のホームページで「麻雀ゲームの提供」が行われていたと認めることはできない。
(2)すずめを通じた麻雀ゲームの提供について
ア原告は，平成２３年４月３０日にすずめにジャンナビソフトを提供したことの証拠として，甲２１，５５等を提出しているが，次のとおり，これらの証拠は，いずれも信用性の乏しいものである。
(ア)物品受領書（甲２１）及び領収証（控）（甲５５，６８）について甲２１の物品受領書の品名欄には，「麻雀ジャンナビソフト貸与平成２３年５月～１０月分」と記載されているところ，同物品受領書の左上部にはすずめの名称が記載され，右上部には正成の名称が記載されるとともに，正成の押印がされていることが認められ，かかる体裁からすると，同物品受領書は，正成がすずめに対し，ジャンナビソフトの貸与を受けたことを記載して交付した書面であるというべきであり，すずめが原告から物品を受領したことを裏付ける書面であるということはできない。
また，甲５５及び６８は，原告が，すずめから，３万円を受領したことが記載された平成２３年４月３０日付けの領収証（控）であり，その但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」との記載がある。しかしながら，上記領収証（控）が，ジャンナビソフトの提供に対する料金の支払のために作成されたものであれば，領収証（控）の但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供として」と記載すれば足りるのであって，これに加えて，本件指定商品の表記に合わせるかのように「記憶媒体の貸与」をも記載するというのは，不自然である。
さらに，本件審判手続において，原告は，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書（乙１）により，原告が「麻雀ゲームの提供」を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後，同年７月９日に上記物品受領書及び領収証（控）を提出している。原告は，平成２３年１０月２４日，特許庁に対し，答弁書と共に本件指定役務に係る使用の証拠（甲１～８）を提出しているところ，上記物品受領書及び領収証（控）は，いずれもそれ以前の同年４月３０日に作成されていたというのであるから，上記答弁書等と共に特許庁に提出することも可能であったのに，特許庁から上記のような暫定的見解が示された後になって初めてこれを提出していることからすると，上記物品受領書及び領収証（控）の内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。
したがって，上記物品受領書及び領収証（控）は，信用性の乏しいものといわざるを得ず，同物品受領書及び領収証（控）をもって，原告がすずめに対し，平成２３年４月３０日にジャンナビソフトを提供した証拠と認めることはできない。
(イ)陳述書（甲４３，４６）について
Aの陳述書（甲４３）及びすずめの経営者であるB   の陳述書（甲４６）には，平成２３年４月３０日，原告が，すずめに対し，ジャンナビソフトを提供した旨の陳述があるが，これを裏付ける客観的な証拠がない以上，これらの陳述をもって，同日，原告がすずめに対し，ジャンナビソフトを提供したと認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
イ原告は，平成２３年４月３０日には，すずめのホームページは開設され，かつ，閲覧可能な状態にあったと主張する。
確かに，ビートワンとすずめとの間の平成２３年３月２８日付けホームページ開発委託覚書（甲２３）では，ビートワンが作成したホームページは，同年４月２８日にすずめに納品すると記載されていること，Bの陳述書（甲４６）には，「平成２３年４月３０日から同年１０月３１日までの間，すずめのホームページに，麻雀ゲーム「ジャンナビ」を表示させ，ゲームを利用できるようにしました。」との記載があること，原告とすずめとの間の平成２３年４月３０日付けコンテンツの利用契約書（甲２０）では，麻雀ゲーム「ジャンナビ」の提供期間を同日から同年１０月３０日までとし（第２条），その利用条件をインターネット上で運営するすずめのＷｅｂサイトに対してリンクを設定する形態によりコンテンツを提供すると定められていること（第３条）がうかがわれるなど，原告の上記主張に沿う証拠も提出されている。
しかしながら，前記のとおり，原告がすずめに対し，平成２３年４月３０日にジャンナビソフトを提供したことを認めるに足りる証拠はない。また，上記ホームページ開発委託覚書及びコンテンツの利用契約書は，いずれも同年３月又は４月に作成されたというのであるが，これらの書面が本件審決手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「麻雀ゲームの提供」を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。しかも，平成２３年４月９日から同年５月３１日まで原告の代表取締役であったAは，平成１９年１月２５日までは被告の代表取締役を務めていたところ（甲７８，８２），その退任時には，被告との間で，相互にその業務を妨害するような事態の発生を防止するため，退職金の支払やAが所有していた被告の株式の処分について，合意書（甲８０）を作成することとなるような紛争が生じていたものであり，上記ホームページ開発委託覚書やコンテンツの利用契約書は，いずれも，被告との間でそのような紛争が生じていたAの関与の下で作成されていることを併せ考慮すると，その信用性は乏しいものといわざるを得ない。
さらに，すずめのホームページ（甲２２）には，これがいつの時点のものか，その年月日を示す表示もない。
以上によれば，上記ホームページ開発委託覚書等の証拠から，すずめのホームページが，平成２３年４月３０日には開設され，かつ，閲覧可能な状態にあったと認めることはできない。


(3)ＡＩＲＣＡＳＴを通じた麻雀ゲームの提供についてア原告は，平成２３年４月２０日にＡＩＲＣＡＳＴにジャンナビソフトを提供したことの証拠として，甲３５，５７等を提出しているが，次のとおり，これらの証拠は，いずれも信用性の乏しいものである。
(ア)物品受領書（甲３５）及び領収証（甲５７，６９）について甲５７及び６９は，原告が，ＡＩＲＣＡＳＴから，３万円を受領したことが記載された平成２３年４月２０日付けの領収証（控）であり，その但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」との記載がある。しかしながら，上記領収証（控）が，ジャンナビソフトの提供に対する料金の支払のために作成されたものであれば，領収証（控）の但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供として」と記載すれば足りるのであって，これに加えて，本件指定商品の表記に合わせるかのように「記憶媒体の貸与」をも記載するというのは，不自然である。
また，上記物品受領書及び領収証（控）は，いずれも平成２３年４月２０日に作成されたというのであるが，これが本件審判手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「麻雀ゲームの提供」を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記(2)ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。
したがって，上記物品受領書及び領収証（控）の信用性は乏しいといわざるを得ず，同物品受領書及び領収証（控）をもって，原告がＡＩＲＡＣＡＳＴに対し，平成２３年４月２０日にジャンナビソフトを提供した証拠と認めることはできない。
(イ)   Aの陳述書（甲４３，５４）について
Aの上記各陳述書には，原告が，平成２３年４月２０日にＡＩＲＣＡＳＴにジャンナビソフトを提供した旨記載されているが，これを裏付ける客観的な証拠がない以上，これらの陳述をもって，同日，原告がＡＩＲＣＡＳＴに対し，ジャンナビソフトを提供したと認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠もない。イ原告は，平成２３年４月２０日には，ＡＩＲＣＡＳＴのホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったと主張する。確かに，原告がＡＩＲＣＡＳＴのホームページであると主張する甲３６には，麻雀ゲームジャンナビ（ＰＣ版）及び麻雀ゲームジャンナビ（携帯版）がそれぞれ掲載されていること，ＡＩＲＣＡＳＴの代表取締役でもあるAの陳述書（甲５４）には，「ジャンナビソフトは平成２３年４月２０日から同年１０月２０日まで，弊社のホームページに６ヶ月間掲載しました。」との記載があること，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の同年４月２０日付けコンテンツの利用契約書（甲３４）では，麻雀ゲーム「ジャンナビ」の提供期間を同日から同年１０月２０日までとし（第２条），その利用条件をインターネット上で運営するＡＩＲＣＡＳＴのＷｅｂサイトに対してリンクを設定する形態によりコンテンツを提供すると定めていること（第３条）がうかがわれるなど，原告の上記主張に沿う証拠もある。しかしながら，前記のとおり，原告がＡＩＲＣＡＳＴに対し，平成２３年４月２０日にジャンナビソフトを提供したことを認めるに足りる証拠はない。また，上記コンテンツの利用契約書は，平成２３年４月２０日に作成されたというのであるが，これが本件審判手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「麻雀ゲームの提供」を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記(2)ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。しかも，上記コンテンツの利用契約書も，前記(2)イと同様，被告との間で紛争が生じていたAの関与の下で作成されていることを併せ考慮すると，同契約書の信用性は乏しいものといわざるを得ない。
さらに，ＡＩＲＣＡＳＴのホームページ（甲３６）には，これがいつの時点のものか，その年月日を示す表示もない。
以上によれば，上記コンテンツの利用契約書等の証拠から，平成２３年４月２０日にはＡＩＲＣＡＳＴホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったと認めることはできない。
(4)ＬＳコミュニケーションズを通じた麻雀ゲームの提供についてア原告は，平成２３年５月１日にＬＳコミュニケーションズにジャンナビソフトを提供したことの証拠として，甲２７，５６等を提出しているが，次のとおり，これらの証拠は，いずれも信用性の乏しいものである。(ア)物品受領書（甲２７）及び領収証（控）（甲５６，７０）について甲５６及び７０は，原告が，ＬＳコミュニケーションズから，３万円を受領したことが記載された平成２３年５月１日付けの領収証（控）であり，その但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」との記載がある。しかしながら，上記領収証（控）が，ジャンナビソフトの提供に対する料金の支払のために作成されたものであれば，領収証（控）の但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供として」と記載すれば足りるのであって，これに加えて，本件指定商品の表記に合わせるかのように「記憶媒体の貸与」をも記載するというのは，不自然である。
また，上記物品受領書及び領収証（控）は，いずれも平成２３年５月１日に作成されたというのであるが，これが本件審判手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「麻雀ゲームの提供」を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記(2)ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。
したがって，上記物品受領書及び領収証（控）の信用性は乏しいといわざるを得ず，同物品受領書及び領収証（控）をもって，原告がＬＳコミュニケーションズに対し，平成２３年５月１日にジャンナビソフトを提供した証拠と認めることはできない。


(イ)陳述書（甲４３，４７）について
Aの陳述書（甲４３）及びC   の陳述書（甲４７）には，平成２３年５月１日，原告が，ＬＳコミュニケーションズに対し，ジャンナビソフトを提供した旨記載されているが，これを裏付ける客観的な証拠がない以上，これらの陳述をもって，同日，原告がＬＳコミュニケーションズに対し，ジャンナビソフトを提供したと認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠もない。イ原告は，平成２３年５月１日には，ＬＳコミュニケーションズのホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったと主張する。
確かに，ＬＳコミュニケーションズのホームページ（甲２８）には，麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載されていること，Cの陳述書（甲４７）には，概略，「弊社は，このＣＤ－Ｒを利用して，平成２３年５月１日から同年１０月３１日までの間，弊社のホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」を掲載しました。」との記載があること，原告とＬＳコミュニケーションズとの間の平成２３年５月１日付けコンテンツの利用契約書（甲２６）では，麻雀ゲーム「ジャンナビ」の提供期間を同日から同年１０月１日までとし（第２条），その利用条件をインターネット上で運営するＬＳコミュニケーションズのＷｅｂサイトに対してリンクを設定する形態によりコンテンツを提供すると定めていること（第３条）がうかがわれるなど，原告の上記主張に沿う証拠も提出されている。
しかしながら，前記のとおり，原告がＬＳコミュニケーションズに対し，平成２３年５月１日にジャンナビソフトを提供したと認めるに足りる証拠はない。また，上記コンテンツの利用契約書は，平成２３年５月１日に作成されたというのであるが，これが本件審判手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「麻雀ゲームの提供」を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記(2)ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。しかも，上記コンテンツの利用契約書も，前記(2)イと同様，被告との間で紛争が生じていたAの関与の下で作成されていることを併せ考慮すると，同契約書の信用性は乏しいものといわざるを得ない。
さらに，ＬＳコミュニケーションズのホームページ（甲２８）には，これがいつの時点のものか，その年月日を示す表示もない。
以上によれば，上記コンテンツの利用契約書等の各証拠から，平成２３年５月１日にはＬＳコミュニケーションズのホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったと認めることはできない。(5)ＢＡＮＢＡＮのホームページにおける麻雀ゲームの提供についてア原告は，平成２３年６月にＬＳコミュニケーションズがＢＡＮＢＡＮにジャンナビソフトを販売したと主張する。
しかしながら，ＬＳコミュニケーションズがＢＡＮＢＡＮに対し，本件ソフトウェアを販売したことを認めるに足りる客観的な証拠はないから，原告の主張は採用することができない。
イ原告は，本件要証期間にＢＡＮＢＡＮのホームページに麻雀ゲーム「ジャンナビ」が掲載され，かつ，閲覧可能な状態にあったと主張する。確かに，甲３０のＢＡＮＢＡＮのホームページでは，麻雀ゲームジャンナビが掲載されていることが認められる。
しかしながら，ＢＡＮＢＡＮのホームページに上記麻雀ゲームジャンナビが掲載されたのが，本件要証期間であったことを認めるに足りる客観的な証拠はないから，原告の主張は採用することができない。
(6)小括
よって，本件要証期間に本件商標が「麻雀ゲームの提供」に係る役務に使用されたと認めることはできない。
２「麻雀大会の企画・運営又は開催」について
(1)商標の同一性
商標法５０条１項は，「継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標，外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。）の使用をしていないときは，何人も，その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定するところ，同項において，①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標，②平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標，③外観において同視される図形からなる商標が例示されていることに鑑みれば，同項にいう「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」は，上記①ないし③に準ずるような，これと同程度のものをいうものと解される。なお，文言上，登録商標と「同一」と認められるものでなければならず，「類似」の商標は含まれない。
(2)本件商標と使用商標との同一性
ア本件商標は，「ＪａｎＮａｖｉ」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり，「ジャンナビ」との称呼を生じ，また，「麻雀大会の企画・運営又は開催」に係る役務の取引者，需要者においては，「麻雀（マージャン）」の略語を意味する「ジャン」と，操縦等の意味を有する「ナビゲーション」の頭文字である「ナビ」とを結合させた語句であると想起し得るものである。これに対し，原告のホームページ（甲４，６，３７）に掲載された使用商標は，「ジャンナビ杯」との文字からなり，「ジャンナビハイ」との称呼を生じ，また，上記取引者，需要者においては，「ジャンナビ」との名称を付したゲーム大会等を想起し得るものである。
そうすると，使用商標は，①本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標とはいえないし，②本件商標のローマ字等の文字の表示を相互に変更して同一の称呼及び観念を生ずる商標でもなく，また，③外観において本件商標と同視される図形からなる商標でもなく，これらと同程度のものということもできない。したがって，「ジャンナビ杯」は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
イ原告の主張について


平成２９年１月３０日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官
平成２８年（ワ）第７４５０号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１月１６日
判            決
原      告              株式会   社フェ   スカン   パニー同訴訟代理人弁護士     片    岡      利      雄被    告              有限会社プラスビーインターナショナル
主            文
１被告は，原告に対し，６２４万４２８６円及びうち４５２万６５３４円に対する平成２８年７月３０日から，うち８３万５５４７円に対する平成２８年１０月２２日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを１０分し，その１を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，６７２万８６８２円及びうち５６３万７１６７円に対する平成２８年７月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２請求原因
原告は，別紙「請求の原因」のとおり，請求の原因を述べた。
第３当裁判所の判断
１被告は，適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面も提出しないから，請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め，これを自白したものとみなす。
２本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料支払請求並びに本件商標権侵害の不法行為による損害賠償請求について(1)争いのない事実（別紙「請求の原因」３，４）のとおり，被告は，トキ社から別紙「使用料及び損害賠償金計算書」の「日付」欄記載の日にロイヤリティの支払を受け，その８０％相当額は，同計算書の「ロイヤリティ」欄記載のとおりである。また，同計算書を別紙「損害賠償金等一覧表」と対照すると，本件ライセンス契約に基づいて平成２３年１２月３１日までに発生したロイヤリティは，同計算書の「日付」欄の「２０１２／１／３０」までに支払われたものであり，平成２４年１月１日以降に発生したロイヤリティは，同計算書の「日付」欄の「２０１２／３／２３」以降に支払われたものである（別紙「請求の原因」４のとおり，同計算書の「日付」欄の日にちは，入金日である。）。
(2)本件ライセンス契約期間中に係る使用料支払請求ついてこのうち，平成２３年１２月３１日までに発生したロイヤリティの８０％相当額について，被告は，原告に対し，本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料として支払う義務を負い，各支払日以降に発生する約定の年２０％の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
(3)本件ライセンス契約終了後に係る損害賠償請求ついてトキ社が本件ライセンス契約終了後に本件登録商標を使用して指定商品を販売した行為は，本件商標権侵害の不法行為に当たる。そして，被告は，本件ライセンス契約終了後も原告に無断でトキ社に本件登録商標の使用許諾をした上で，それに基づいてトキ社が本件登録商標を使用して指定商品を販売したことについて，トキ社からロイヤリティの支払を受けたのであるから，被告は，本件ライセンス契約終了後に原告に無断で本件登録商標を使用して指定商品を販売したことについて，トキ社とともに本件商標権侵害の共同不法行為責任を負うと認めるのが相当である。そして，本件ライセンス契約において，指定商品の製造・販売の際に本件登録商標を使用することに対して，売上げの５．５％のロイヤリティを支払う旨が定められていたことに鑑みると，本件商標権侵害の上記不法行為により原告が被った損害額（本件登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額）は，上記のロイヤリティと同じく，トキ社の売上げの５．５％相当額であると認められる。したがって，本件で原告が請求する平成２４年１月１日以降に発生したロイヤリティの８０％相当額はこの範囲内にあるから，被告は，原告に対し，同額について本件商標権侵害の不法行為による損害賠償義務を負い，不法行為日である各支払日以降に発生する民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。そうすると，少なくとも，原告が主張するように，別紙「使用料及び損害賠償金計算書」記載のとおり，平成２８年７月２９日の時点で，被告は，原告に対し，使用料及び損害金の元金４５２万６５３４円並びに遅延損害金８８万２２０５円を支払う義務を負い，これに加えて，上記元金４５２万６５３４円に対する同月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
３不当利得返還請求について
(1)争いのない事実（別紙「請求の原因」３，５）のとおり，被告は，トキ社から別紙「不当利得金計算書」の「日付」欄記載の日にロイヤリティの支払を受け，その２０％相当額は，同計算書の「不当利得金」欄記載のとおりである。また，同計算書を別紙「損害賠償金等一覧表」と対照すると，本件ライセンス契約に基づいて平成２３年１２月３１日までに発生したロイヤリティは，同計算書の「日付」欄の「２０１２／１／３０」までに支払われたものであり，平成２４年１月１日以降に発生したロイヤリティは，同計算書の「日付」欄の「２０１２／３／２３」以降に支払われたものである（別紙「請求の原因」５のとおり，同計算書の「日付」欄の日にちは，入金日である。）。
(2)本件ライセンス契約期間中に係る不当利得返還請求ついて被告は，本件ライセンス契約期間中は，同契約及び本件原契約に基づいて，トキ社から支払われたロイヤリティの２０％相当額をコミッションとして受領する権利を有するため，被告が法律上の原因なく同額の利益を受け，そのために原告に同額の損失を及ぼしたと認めることはできない。


これに対し，原告は，本件ライセンス契約期間中，被告が原告に対して最低ロイヤリティを支払う程度しか販売できなかった旨の虚偽の報告をしており，信義則違反ないし権利濫用の法理に基づき，同契約終了後と同様に，被告には，トキ社からロイヤリティの２０％相当額の支払を受ける法的根拠がない旨主張する。しかし，被告が販売実績について虚偽の報告をしたことが，契約上の信義則に違反するものであるとしても，本件原契約及び本件ライセンス契約が解除されずに有効に存続しており，それら契約中で虚偽報告がされた場合に被告のコミッションの受領権が消滅するとの合意がされたともうかがわれない以上，虚偽報告によって，直ちに被告がトキ社からロイヤリティの２０％相当額を受領する権利まで失うと解することはできず，原告の上記主張は，採用することができない。(3)本件ライセンス契約終了後に係る不当利得返還請求ついて登録商標が無断使用された場合，商標権者は，無断使用者に対し，不当利得返還請求としても，使用料相当額の支払を請求することができると解されるところ，前記２(3)のとおり，被告は，本件ライセンス契約終了後もトキ社に本件登録商標の使用許諾をした上で，それに基づいてトキ社が本件登録商標を使用して指定商品を販売したことについて，トキ社からロイヤリティの支払を受けており，被告は，トキ社とともに本件商標権侵害の共同不法行為責任を負う立場にあることからすると，被告がトキ社からロイヤリティの支払を受けたことは，原告との関係で，法律上の原因を欠く利得を得たものというべきであり，原告は同額の損失を受けたものというべきである。
そして，本件で原告が請求する平成２４年１月１日以降に発生したロイヤリティの２０％相当額はこの範囲内にあり，かつ，前記２(3)での不法行為に基づく損害賠償請求とも重複しないから，被告は，原告に対し，不当利得である平成２４年１月１日以降に発生したロイヤリティの２０％相当額を返還する義務を負う。そして，同日以降に発生したロイヤリティの２０％相当額は，別紙「不当利得金計算書」の「日付」欄の「２０１２／３／２３」以降に支払われたものであり，その合計額は，同計算書の「（判決注）」記載のとおり，８３万５５４７円である。また，被告が原告に対して負う不当利得返還義務は期限の定めのない債務であるから，被告は，原告に対し，訴状送達の日の翌日以降，民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う（したがって，原告の被告に対する各支払日以降の遅延損害金の支払請求は，理由がない。）。
そうすると，同計算書記載のとおり，被告は，原告に対し，不当利得金８３万５５４７円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２８年１０月２２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。４よって，原告の被告に対する，本件原契約及び本件ライセンス契約による使用料支払請求権並びに本件商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき，５４０万８７３９円（使用料及び損害金の元金４５２万６５３４円並びに遅延損害金８８万２２０５円）及びうち上記元金４５２万６５３４円に対する平成２８年７月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める請求は理由があるからこれを認容することとし，原告の被告に対する不当利得返還請求は，不当利得金８３万５５４７円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２８年１０月２２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長   裁判官
髙    松          宏      之
裁判官
田    原      美    奈    子
裁判官
林             啓    治    郎
（別紙）
請求の原因
１原告の商標権
原告は，別紙商標権目録記載の商標権（以下「本件商標権」といい，この商標権に係る登録商標を「本件登録商標」という。）を有している。
２ライセンス契約及び原契約の締結
(1)被告は，原告の許諾の下，株式会社トキ（以下「トキ社」という。）との間で，平成２１年７月６日，本件登録商標（商標登録番号：第４１７５３４６号・商品群：サーフトランクス（紳士，子供），ラッシュガード（紳士，婦人，子供）・類番：２５）を使用した商品化許諾の三者契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を締結した。
原告は，本件ライセンス契約において，下記のとおり，トキ社が製造・販売する指定商品（サーフトランクス（紳士，子供），ラッシュガード（紳士，婦人，子供））について，本件登録商標を使用することを許諾した。
記契約期間         平成２３年１２月３１日までロイヤリティ     売上げから５．５％（内訳ロイヤリティ5％宣伝広告費0.5％）
最低ロイヤリティ
１年度（契約締結日から平成２２年１２月３１日まで）
５０万円
２年度（平成２３年１月１日から同年１２月３１日まで）
５０万円
遅延損害金の割合年２０％
自動更新条項     なし
(2)原告と被告は，原契約として，原告が本件ライセンス契約のロイヤリティの８０％を原告から被告への本件登録商標の使用料として取得し，被告が本件ライセンス契約のロイヤリティの２０％をコミッション（手数料）として取得する旨を合意した（以下「本件原契約」という。）。
３被告によるトキ社との間での本件登録商標の使用及びロイヤリティの受領被告は，本件ライセンス契約期間中，トキ社から受け取った販売実績報告書の数字を大幅に減額し，虚偽の内容の販売実績報告書を原告に渡し，原告に対し，最低ロイヤリティを支払う程度しか販売できなかった旨の虚偽の報告をし，平成２２年及び平成２３年に，それぞれ最低ロイヤリティの８０％である４２万円（消費税込み），合計して８４万円しか支払わなかった。


また，被告は，本件ライセンス契約の期間が経過した後も，トキ社との契約が２年で終了したと原告に虚偽の報告をし，改めて契約書を交わすことなく，原告に無断で，トキ社との間で，本件登録商標を使用した指定商品の販売を継続して，トキ社とともに本件商標権を侵害し，トキ社からロイヤリティの支払を受け続けた。そして，被告がトキ社から支払を受けたロイヤリティにつき，請求書の年月，金額，８０％相当額及び２０％相当額は，それぞれ，別紙「損害賠償金等一覧表」の「請求書年月」，「ロイヤリティ支払」，「８０％」及び「２０％」の各欄記載のとおりである。このうち，「請求書年月」欄の「平成２２年２月」分及び「平成２３年３月」分については，上記のとおり，原告は，被告から，最低ロイヤリティとして既に支払を受けた。また，被告が１回目のＰＪ’Ｓサーフ大会協賛金として受領した「請求書年月」欄の「平成２２年７月」分のロイヤリティの支払は，本件ライセンス契約期間中に開催されたサーフィン大会における本件登録商標の使用に基づくものである。
４被告の原告に対するロイヤリティの８０％相当額の支払義務被告がトキ社から支払を受けたロイヤリティの支払日及びその８０％相当額は，それぞれ，別紙「使用料及び損害賠償金計算書」の「日付」及び「ロイヤリティ」の各欄記載のとおりである（「日付」欄の日にちは入金日であり，２回の分割払の場合は２回目の入金日である。）。
ここで，被告は，原告に対し，本件原契約による本件登録商標の使用料として，本件ライセンス契約に基づいて平成２３年１２月３１日までに発生したロイヤリティの８０％相当額及びこれに対する約定の年２０％の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
また，被告は，原告に対し，トキ社と連帯して，本件商標権侵害の不法行為による損害賠償として，平成２４年１月１日以降に発生したロイヤリティの８０％相当額及びこれに対する民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。そうすると，別紙「使用料及び損害賠償金計算書」記載のとおり，平成２８年７月２９日の時点で，被告は，原告に対し，使用料及び損害金の元金４５２万６５３４円並びに遅延損害金８８万２２０５円を支払う義務を負う。５被告の原告に対するロイヤリティの２０％相当額の支払義務被告がトキ社から支払を受けたロイヤリティの支払日及びその２０％相当額は，それぞれ，別紙「不当利得金計算書」の「日付」及び「不当利得金」の各欄記載のとおりである（「日付」欄の日にちの意味は，別紙「使用料及び損害賠償金計算書」の「日付」欄の日にちの意味と同じである。）。
ここで，被告は，本件ライセンス契約期間経過後は，サブライセンサーではなくなり，無権利者であり，被告には，トキ社からロイヤリティの２０％相当額の支払を受ける法的根拠がない。
また，被告は，前記３のとおり，本件ライセンス契約期間中，原告に対し，最低ロイヤリティを支払う程度しか販売できなかった旨の虚偽の報告をしており，信義則違反ないし権利濫用の法理に基づき，本件ライセンス契約期間中についても同様に，被告には，トキ社からロイヤリティの２０％相当額の支払を受ける法的根拠がない。
したがって，被告は，原告に対し，不当利得として，ロイヤリティの２０％相当額及びこれに対する民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。そうすると，別紙「不当利得金計算書」記載のとおり，平成２８年７月２９日の時点で，被告は，原告に対し，不当利得金１１１万０６３３円及び遅延損害金２０万９３１０円を支払う義務を負う。
６結論
よって，原告は，被告に対し，本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料支払請求権並びに本件商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき，５４０万８７３９円（使用料及び損害金の元金４５２万６５３４円並びに遅延損害金８８万２２０５円）及びうち上記元金４５２万６５３４円に対する平成２８年７月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，不当利得返還請求権に基づき，１３１万９９４３円（不当利得金１１１万０６３３円及び遅延損害金２０万９３１０円）及びうち上記不当利得金１１１万０６３３円に対する平成２８年７月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
以上
（別紙）
商標    権目    録
登録番号              商標登録第４１７５３４６号出願日                平成８年１０月１７日出願番号              ０８－１１８１７２査定年月日            平成１０年５月６日
区分の数              １
商品及び役務の区分   第２５類
指定商品              被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
登録年月日            平成１０年８月７日
（存続期間の更新登録）
申請年月日            平成２０年７月１８日登録年月日            平成２０年７月２９日
以上


平成２９年５月１６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１０１９６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年４月１８日
判     決
原        告    メソスケール    テクノロジーズ
エルエルシー
同訴訟代理人弁理士    古    谷        聡
西    山    清    春
大    西    昭    広
被        告    特    許    庁    長    官同指定   代理人      三    崎        仁
郡    山        順
長    馬        望
真    鍋    伸    行
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１５－１２７１２号事件について平成２８年４月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２６年２月１０日，発明の名称を「アッセイ装置，方法，および試薬」とする発明について特許出願（特願２０１４－２３３２０号。原出願日：平成２１年４月１０日。優先権主張：平成２０年４月１１日，米国。甲６。以下「本願」という。）をしたが，平成２７年２月２３日付けで拒絶査定を受けた。(2)原告は，平成２７年７月３日，上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに，同日付け手続補正書（甲７）により特許請求の範囲を補正した（以下「本件補正」という。）。
(3)特許庁は，上記審判請求を不服２０１５－１２７１２号事件として審理を行い，平成２８年４月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１９日，原告に送達された。なお，出訴期間として９０日が附加された。(4)原告は，平成２８年８月１７日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲請求項１の記載は，平成２７年２月１０日付け手続補正書（甲８）により補正された次のとおりのものである。以下，この請求項１に記載された発明を「本願発明」といい，明細書及び図面（甲６）を併せて「本件明細書」という。なお，文中の「／」は，原文の改行箇所を示す（以下同じ。）。【請求項１】マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって，ここで前記方法は，（ａ）光検出サブシステム；（ｂ）液体操作サブシステム；（ｃ）プレート操作サブシステム，およびソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い，／前記方法が，前記マルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ：／（ｉ）期間ｎを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個々のウェルに対してサンプルを添加するステップ；／（ｉｉ）期間ｍを含有する放置フェーズの間に前記個々のウェル中に前記サンプルを放置するステップ；／（ｉｉｉ）期間ｐを含有する試薬添加フェーズの間に前記個々のウェルへと試薬を添加するステップ；ならびに／（ｉｖ）前記ソフトウェアのスケジューラーによって前記マルチウェルプレートの個々のウェルに対するステップ（ｉ）～（ｉｖ）の状態をトラックするステップ，／を含有するコンピュータを実装した連続交互プロセスを含有し，／ここで前記マルチウェルプレートの第一のウェルがステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）へと供され，そして前記第一のウェルの少なくともステップ（ｉ）が完了したのちに前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいてこれらのステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）が繰り返され，かつ／期間ｎ，ｍもしくはｐの一つもしくはそれ以上が，前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上のウェルにおいて，前記ソフトウェアのスケジューラーによって調整できる，方法。
(2)本願補正発明
本件補正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（甲７）。以下，この請求項１に記載された発明を「本願補正発明」という。下線部は，本件補正による補正箇所を示す。
【請求項１】マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって，ここで前記方法は，（ａ）光検出サブシステム；（ｂ）液体操作サブシステム；（ｃ）プレート操作サブシステム，およびソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い，／前記方法が，前記マルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ：／（ｉ）期間ｎを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個々のウェルに対してサンプルを添加するステップ；／（ｉｉ）期間ｍを含有する放置フェーズの間に前記個々のウェル中に前記サンプルを放置するステップ；／（ｉｉｉ）期間ｐを含有する試薬添加フェーズの間に前記個々のウェルへと試薬を添加するステップ；ならびに／（ｉｖ）前記ソフトウェアのスケジューラーによって前記マルチウェルプレートの個々のウェルに対するステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）の状態をトラックするステップ，／を含有するコンピュータを実装した連続交互プロセスを含有し，／ここでステップ（ｉ）が，サンプルを添加するステップの前に前記個々のウェルのシールを穴開けするステップをさらに含有し，／ここで前記マルチウェルプレートの第一のウェルがステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）へと供され，そして前記第一のウェルの少なくともステップ（ｉ）が完了したのちに前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいてこれらのステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）が繰り返され，かつ／期間ｎ，ｍもしくはｐの一つもしくはそれ以上が，前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上のウェルにおいて，前記ソフトウェアのスケジューラーによって調整できる，方法。
３本件審決の理由の要旨


(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本願補正発明は，下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。），下記イの引用例２に記載された事項及び下記ウないしオの周知例１ないし３に記載された周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであって，本件補正は，同法１７条の２第６項において準用する同法１２６条７項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである，②本願発明は，本願補正発明を包含するから，本願補正発明と同様に，引用発明，引用例２の記載事項及び上記周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，同法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。ア引用例１：米国特許出願公開第２００７／０２３１２１７号明細書（甲１）イ引用例２：特開平６－１９４３１５号公報（甲２）ウ周知例１：特開２００４－３１７３２１号公報（甲３）エ周知例２：特開２００２－４８７５５号公報（甲４）オ周知例３：特開平８－２７８３１０号公報（甲５）
(2)本願補正発明と引用発明との対比
本件審決が認定した引用発明，本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明
マルチウェルプレートにおいて自動化したアッセイを実施するための方法であって，（１）光検出，（２）液体操作，及び（３）プレート操作の三つのサブシステム及び操作制御のためのコンピュータを有する装置を用い，／アッセイが，前記マルチウェルプレートのウェル内に作用電極上に固定された捕捉抗体と乾燥形態の標識検出抗体を含むマルチウェルプレートを用いるＥＣＬ測定を用いたサンドイッチイムノアッセイであって，／前記方法が，前記マルチウェルプレートの個々のウェルに対して連続して実施される以下のステップ：／（ｉ）前記個々のウェルに対してサンプルを添加するステップ；／（ｉｉ）前記個々のウェル中に前記サンプルをインキュベーションするステップ；ならびに／（ｉｉｉ）前記個々のウェルへとＥＣＬ読み取りバッファー試薬を添加するステップ／を含有し，／前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいてこれらのステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）が繰り返され，／ここで前記マルチウェルプレートの第一のウェルが最初にステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）へと供され，そしてプレートのウェルのシールはピペッテイングプローブによって接近されるのに先立ってシール貫通ツールによって貫通される方法。
イ本願補正発明と引用発明との一致点
マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって，（ａ）光検出サブシステム；（ｂ）液体操作サブシステム；および（ｃ）プレート操作サブシステム，ソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い，／前記方法が，前記マルチウェルプレートの個々のウェルに対して連続して実施される以下のステップ：／（ｉ）期間ｎを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個々のウェルに対してサンプルを添加するステップ；／（ｉｉ）期間ｍを含有する放置フェーズの間に前記個々のウェル中に前記サンプルを放置するステップ；ならびに／（ｉｉｉ）期間ｐを含有する試薬添加フェーズの間に前記個々のウェルへと試薬を添加するステップ／を含有するコンピュータを実装したプロセスを含有し，／ここでステップ（ｉ）が，サンプルを添加するステップの前に前記個々のウェルのシールを穴開けするステップをさらに含有し／ここで前記マルチウェルプレートの第一のウェルがステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）へと供され，そして前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいてこれらのステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）が繰り返される，／方法。
ウ本願補正発明と引用発明との相違点
(ア)相違点１
マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいてこれらのステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）が繰り返されることが，本願補正発明では「前記第一のウェルのステップ（ｉ）が完了したのちに」と特定されているのに対し，引用発明では，そのようには特定されていない点。
(イ)相違点２
コンピュータを実装したプロセスが，本願補正発明では，「連続交互プロセス」であるのに対し，引用発明では，そのように特定されていない点。
(ウ)相違点３
本願補正発明が，「前記ソフトウェアのスケジューラーによって前記マルチウェルプレートの個々のウェルに対するステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）の状態をトラックするステップ」を備えているのに対し，引用発明は，スケジューラーがマルチウェルプレートの個々のウェルに対するステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）の状態をトラックするか否か不明であって，そのようなステップを備えることが特定されていない点。
(エ)相違点４
本願補正発明が，「期間ｎ，ｍもしくはｐの一つもしくはそれ以上が，前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上のウェルにおいて，前記ソフトウェアのスケジューラーによって調整できる」のに対して，引用発明は，各ステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）の期間が調整できることが特定されていない点。
４取消事由
(1)本願補正発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由１）
ア相違点２に係る容易想到性の判断の誤り
イ効果に係る認定判断の誤り
(2)本願発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（本願補正発明の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕


(1)相違点２に係る容易想到性の判断の誤りについてア本件審決は，引用発明に引用例２に記載された技術事項を適用すれば，相違点２の構成（「連続交互プロセス」）に至ると判断する。しかし，引用例２の図３に示されている処理は，１つの滴定容器への試薬の注入と共にインキュベーションを開始して，そのインキュベーション中に，次の１つの滴定容器について試薬を注入すると共にインキュベーションを開始し，以下，同様に，次の滴定容器へと順次処理を進めていくものであり，個々のウェルについての処理を，サンプル添加ステップから開始する一連の連続するステップとして実施することを含む本願補正発明の「連続交互プロセス」とは明確に異なるものである。イ(ア)また，本願補正発明の「連続交互プロセス」は，マルチウェルプレートにおけるアッセイにおいて，ある１つのウェルについてのサンプル添加ステップ（ｉ）と試薬添加ステップ（ｉｉｉ）の間の放置ステップ（ｉｉ）の期間中に，該１つのウェルのサンプルの処理の開始に続いて処理が開始される別のウェルについて，サンプル添加ステップ（ｉ）から試薬添加ステップ（ｉｉｉ）までの一連の連続する処理が開始されること，及び，該別のウェルについてのサンプル添加ステップ（ｉ）と試薬添加ステップ（ｉｉｉ）の間に，該１つのウェルが放置するステップ（ｉｉ）の終わりに到達したときには，該１つのウェルの試薬添加ステップ（ｉｉｉ）が開始されるようにすることを少なくとも含むものである。そして，本願補正発明の「連続交互プロセス」は，ある１つのウェルについて，「サンプルを添加するステップ（ｉ）」と「試薬を添加するステップ（ｉｉｉ）」の間の期間（すなわち，放置ステップ（ｉｉ）を含む期間）中は，（他のウェルに対するものを含む）サンプル添加及び試薬添加の期間を除き，該１つのウェル内のサンプルの撹拌が継続されるという作用を含むものである（【００８４】【図１８】）。(イ)引用例１のインキュベーションが，サンプルと捕捉抗体及び標識検出試薬とが反応するのを待つ段階であるとしても，引用例１には，サンプル添加ステップ（ｉ）と試薬添加ステップ（ｉｉｉ）の間の期間中，本願補正発明の「連続交互プロセス」のごとく，サンプルの撹拌が継続されることは何ら記載されていない。また，引用例２のインキュベーション工程は，ウェルに入れられたサンプルの撹拌動作を伴うものではなく，撹拌動作がインキュベーション期間中継続されるというものでもない。
(ウ)したがって，ステップ（ｉ）ないし（ｉｉｉ）を各ウェルについて繰り返す引用発明において，引用例２に記載の技術を採用し，１つのウェルのインキュベーション期間（ｉｉ）中に，他のウェルのサンプル添加（ｉ）を開始することによって得られるものは，前記(ア)の作用を含む本願補正発明の「連続交互プロセス」を含有するものではない。
(2)効果に係る認定判断の誤りについて
前記(1)のとおり，引用例２に記載された技術事項を適用した引用発明は，本願補正発明の「連続交互プロセス」を含むことにはならない。したがって，本願補正発明の「連続交互プロセス」を実施することによって，アッセイプロセスのスループットを向上させつつ，サンプル添加後の放置期間中の撹拌時間を最大化できるという本願補正発明の効果（【００８４】【００８５】）は，当業者が容易には予測することができないものである。
〔被告の主張〕
(1)相違点２に係る容易想到性の判断の誤りについてステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）を各ウェルについて繰り返す引用発明において，引用例２に記載の技術を採用し，１つのウェルのインキュベーション期間（ｉｉ）中に，他のウェルのサンプル添加（ｉ）を開始すること（相違点１に係る構成）は，当業者が容易に想到し得たことである。このようにして得られたものは，「連続交互プロセス」（相違点２に係る構成）を含有することになる。したがって，引用例２に記載された技術事項を適用した引用発明は，「第一のウェル」に対するステップ（ｉｉ）中に「前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいて，」少なくともステップ（ｉ）を行い，その後で，「第一のウェル」に対するステップ（ｉｉｉ）を行う，つまり「連続交互プロセス」を含有することにあるとの本件審決の認定には誤りがない。
(2)効果に係る判断の誤りについて
引用例２は，測定にかかる作業時間を短縮するためのものであるから（【０００３】【００２０】），アッセイプロセスのスループットを向上させるという効果は，当業者が予測し得る程度のものである。また，放置期間中の撹拌時間を最大化できるという効果も，引用例２に記載の技術及び周知技術から，当業者が予測し得る程度のものである。
したがって，アッセイプロセスのスループットを向上させつつ，サンプル添加後の放置期間中の撹拌時間を最大化できるという本願補正発明の効果は，引用発明，引用例２に記載の事項及び周知技術から，当業者が容易に予測し得る程度のものであり，効果についての本件審決の判断に，誤りはない。２取消事由２（本願発明の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本願発明についても，前記１と同様の取消事由が存する。したがって，本願発明は，当業者が容易に発明をすることができた旨の本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
原告の主張は争う。
第４当裁判所の判断
１本願補正発明について
本願補正発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２(2)のとおりであり，本件明細書（甲６）によれば，本願補正発明の特徴は，以下のとおりである（下記記載中に引用する図面については，別紙１参照）。
(1)技術分野
本願補正発明は，マルチウェルプレートを用いてアッセイ（分析・測定）を実施する方法に関する（【０００２】）。
(2)背景技術
化学的，生物学的，及び／もしくは生化学的アッセイを実施するための数多くの方法及びシステムが開発されてきた。それらの方法及びシステムは医療診断，飲食料品試験，環境モニタリング，製造業の品質管理，創薬，及び基礎科学研究を含む様々な用途において重要である（【０００３】）。
マルチウェルプレートは，複数のサンプルの処理及び分析のための標準的なフォーマットである。マルチウェルプレートは，ウェルの標準的な配置として，９６ウェルプレート（１２×８のウェルの配列），３８４ウェルプレート（２４×１６のウェルの配列）及び１５３６ウェルプレート（４８×３２のウェルの配列）を含む（【０００４】）。
マルチウェルプレート中でアッセイを実施するため，例えば，電気化学発光を測定するプレートリーダーが利用可能である。マルチウェルプレートの底部は，結合反応のための固相支持体及び電気化学発光（ＥＣＬ）を起こさせるための電極の両方として機能する導電層を有する（【０００５】）。
(3)発明が解決しようとする課題


マルチウェルプレートを用いて複数のサンプルを測定するための一つのアプローチは，連続サンプル処理である。この処理は，次のサンプルの分析を開始する前に一つのサンプルのサンプル分析を完了するものであり，スループットが低い。そこで，本願補正発明は，マルチウェルプレートを用いたアッセイにおける改善された方法，具体的には，スループットを向上させる方法を提供することを目的とする（【０００６】【００８４】）。
(4)課題を解決するための手段
本願補正発明は，前記(3)の解決手段として，特許請求の範囲の請求項１記載の構成を採用したものである。とりわけ，本願補正発明は，マルチウェルプレートの個々のウェルにおいて，サンプルを添加するステップ（ｉ），サンプルを放置するステップ（ｉｉ），試薬を添加するステップ（ｉｉｉ）を実施するに際し，マルチウェルプレートの第一のウェルにおいてステップ（ｉ）が完了すると，第一のウェルは続いてステップ（ｉｉ）～（ｉｉｉ）で処理される一方で，一つ以上の追加のウェルでステップ（ｉ）が開始される（連続交互プロセス）ようにしたものである（【００８３】【００８４】【図１８】）。
マルチウェルプレートは，例えば，アッセイウェル（分析用のウェル）と乾燥ウェルの組が多数配置され，頂部はホイルプレートシールでシールされている。アッセイウェルの底部の作用電極には，標的の分析物（抗原）と特異的に結合する抗体（抗体配列）が結合している（【００８４】【図１１】）。この抗体はサンドイッチイムノアッセイフォーマットにおいて，生物因子を検出するのに用い得る（【０１１３】）。アッセイウェルの側壁には，凍結乾燥した検出抗体（試薬）が設けられている（【００８４】【図１１】）。この場合，ステップ（ｉ）において，サンプル添加後に検出抗体（試薬）を添加するステップを省略することができる（【０１１９】）。
サンプルを添加するステップ（ｉ）は，期間ｎを有し，この期間に，ピペッティングプローブはウェルへサンプルを添加する（【００８０】【図１８】）。ステップ（ｉ）は，ピペッティングプローブの準備や洗浄，シールの穴開け，試薬添加及びアッセイのためのウェルを準備する他のステップを含んでもよい（【００８１】【図１２】）。
サンプルを放置するステップ（ｉｉ）は，期間ｍを有し，この期間に，ピペッティングプローブは待機しており，任意選択で，一つ以上の追加のウェルへアクセスし操作する（【００８０】）。
試薬を添加するステップ（ｉｉｉ）は，期間ｐを有し，この期間に，ピペッティングプローブは，試薬を添加する（【００８０】【図１８】）。ステップ（ｉｉｉ）は，ピペッティングプローブの準備や洗浄，個々のウェルの検出プロセスの実行（例えば個々のウェルでのＥＣＬの誘起及び測定）を含んでもよい。ＥＣＬの誘起及び測定は，例えば，ＥＣＬ読み取りバッファーの添加後，作用電極に電圧を加えることによって検出抗体の標識を発光させて，発光したＥＣＬをＣＣＤカメラ上で画像化することで行う（【００８１】【０１２１】【図１２】）。
(5)作用・効果
本願補正発明によれば，先のサンプルのための放置期間中に（ステップ（ｉｉ））追加のウェルでサンプル処理を開始するので，複数のサンプルを測定する際のスループットを増大させることができる（【００８４】）。連続交互プロセスは，スループットを増大させるので，とりわけ，アッセイプロセスにおいて，単一のピペッティングプローブを使用して異なる時間で複数の動作を実施する際に利点がある（【００８５】）。
２引用発明について
(1)引用発明の認定
引用例１（甲１）には，本件審決が認定したとおりの引用発明（前記第２の３(2)ア）が記載されていることが認められる（なお，原告は，当初，本件審決の引用発明の認定を争っていたが，かかる主張を撤回した。）。引用発明の特徴は，以下のとおりである。
マルチウェルプレートアッセイフォーマットにおける，自動化したサンプリング，サンプル調整及び／もしくはサンプル分析のための改善された装置，システム，方法，試薬及びキットが必要とされている（[０００７]）。マルチウェルプレートにおいて発光アッセイを実施するための装置が提供される（[００２２]）。装置は，（１）光検出，（２）液体操作，及び（３）プレート操作の三つのサブシステムを有する（[００８６]）。
より具体的には，装置の筐体は，マルチウェルプレートを特定のアッセイ工程及び／又は検出ステップが実施される領域へと筐体内で水平に平行移動するためのプレート移動ステージを含む（[００２２]）。装置は，遮光性筐体内に備え付けられ得る光検出器を含むことができる。装置はまた，ピペッティングシステム，シール貫通システム，試薬及び廃液貯蔵コンテナ，サンプル管もしくは試薬管のための試験管ホルダ，サンプル／試薬／廃液を配送／除去するための流体ステーションなどを備えていてもよい。装置は，発光信号を誘発及び／又は分析等の操作制御のために，コンピュータを含有し得る（[００２３]）。
マルチウェルプレートのそれぞれのウェルは，作用電極上に固定された一つもしくはそれ以上の捕捉抗体と，乾燥形態で，標識された検出抗体を含む（[００９１]）。サンプル中の生物剤は対応する捕捉抗体及び対応する標識された検出抗体に結合し，サンドイッチ複合体を形成する（[００９９]）。検出は，電気化学発光（ＥＣＬ）測定を用いて行われる（[００９９]）。
アッセイ方法は，ピペッティングプローブでサンプルをウェルへ移動させるステップ，サンプル放置中に内容物を攪拌，混合するステップ，ピペッティングプローブでＥＣＬ読み取りバッファーを添加してＥＣＬを誘発するステップを含む（[００１４][００６４][００９９]）。一回に一つのウェルのみからＥＣＬを誘発して測定することができる（[００８４]）。また，マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェル上にてこれらの工程を繰り返してもよい（[００１４]）。マルチウェルプレートのウェルのシールは，ピペッティングプローブによって接近されるのに先立ってシール貫通ツールによって貫通される（[００３１]）。
(2)本願補正発明と引用発明との対比
本願補正発明と引用発明との間には，本件審決が認定したとおりの相違点１ないし４（前記第２の３(2)ウ）が存在し，相違点１，３及び４については，いずれも本願優先日当時の当業者において容易に想到し得るものであったと認められ，この点は当事者間に争いがない。
３取消事由１（本願補正発明の容易想到性に係る判断の誤り）について(1)相違点２に係る容易想到性の判断の誤り）についてア相違点２について


相違点２（本願補正発明の「連続交互処理」）に関し，特許請求の範囲には，「前記方法が，前記マルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ：…を含有するコンピュータを実装した連続交互プロセスを含有し，…ここで前記マルチウェルプレートの第一のウェルがステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）へと供され，そして前記第一のウェルの少なくともステップ（ｉ）が完了したのちに前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいてこれらのステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）が繰り返され」と記載されている。また，本件明細書には，「スループットを増大させるために，先のサンプルのための放置期間中にサンプル処理を開始する事が可能であり，これはこの時間に先のサンプルのためにピペッターは必要としないという事象の利点を活用する。このようなアプローチの一実施態様は連続交互プロセスであり，動作が個々のウェルにおいて取られるときの異なるフェーズのために交互の期間を割り当てる」（【００８４】）と記載されている。さらに，【図１８】には，「交互サンプル処理（前のサンプルが放置されている間に新しいサンプルをアッセイプレートに添加する）は装置のスループットを向上させるために用いられる」と記載されている。
上記各記載によれば，本願補正発明の「連続交互処理」は，少なくとも，第１のウェルでサンプルが放置されている間（ステップ（ｉｉ））中に，一つ以上の追加のウェルにおいてサンプルの添加（ステップ（ｉ））を開始する処理を含むと認められる。
イ引用例２に記載された技術事項について
引用例２（甲２）には，以下の技術事項が記載されている。引用発明２は，多数の滴定容器を縦横に配列したマルチウェルプレートに対して遂次連続的に試薬を注入して滴定容器内サンプルの発光を測定する連続滴定装置に関し，例えば，生物発光・化学発光の基礎研究，生細胞の活性度の研究，臨床検査（イムノアッセイ），食品中の細菌数測定に用いるものである（【０００１】）。マルチウェルプレートの各滴定容器に対しサンプルを入れ，発光を測定して解析する発光計測研究装置は従来から存在する。この装置は，サンプルを入れた各滴定容器に対し，①発光源物質生成試薬分注，②該サンプル及び発光源物質生成試薬のインキュベーション，③発光試薬注入，④発光測定及び⑤発光停止試薬注入の５つの動作をこの順に所定時間ずつ行う。滴定容器の数は一般に２４，４８，９６個あり，自動化がなされていたとしても全作業時間は甚大なものであった。全作業時間が長大化することにより，１日に計測出来るサンプルの数が少なくなると共に，サンプルに経時変化が起きて，データに誤差が生じることもある（【０００２】【０００３】）。
引用発明２は，全作業時間を短縮しようとするものであり，上記５つの作業中，最も時間のかかる作業が②インキュベーション工程にある点と，③発光試薬注入，④発光測定及び⑤発光停止試薬注入作業は一連でなくてはならない点とに着目し，インキュベーションの手前の作業とインキュベーションの後に行う作業とを分断し，それぞれの作業が時間的に並行して他の容器に対しても行なえるようにしたものである（【０００３】【０００４】）。
ここで，引用発明２では，図３に示された，多数の滴定容器中のＡ１，Ｂ１，Ｃ１におけるタイムチャートのとおり，発光源物質生成試薬分注ノズル１は，滴定容器Ａ１の上に駆動され試薬を注入するとともにインキュベーションが開始される。次に分注ノズル１は，滴定容器Ｂ１のインキュベーションを開始させ，引続いて滴定容器Ｃ１へと進み，当該滴定容器Ｃ１のインキュベーションを開始させる。この間に滴定容器Ａ１のインキュベーションが完了し，発光試薬Ｃがそのノズル２より注入させられ，これとともにレンズユニット４によりその発光の計測が進められる。この一定時間後には，発光停止試薬Ｄがノズル３より注入されその後直ちにマルチウェルプレート駆動装置が動作し測光組立体の真下に滴定容器Ｂ１が来て前記と同じ作業段階をなし，この作業の完了とともに滴定容器Ｃ１が移動する（【００１６】【００１７】【図３】）。
これを総体的に見ると発光源物質生成試薬分注ノズルは，インキュベーション時間終了を待たずに他の滴定容器へと次々と移行し，インキュベーション時間を終わった順に測光組立体が発光源物質生成試薬分注ノズルを追いかけるような動作をなす。そのため，引用発明２は，インキュベーション待ち時間を実質上有効に利用できる（【００１８】【００２０】）。なお，上記動作は，コンピュータを主体とする電子制御回路２１により容易になされる（【００１９】）。ウ引用発明１に引用例２に記載された技術事項を適用することについて引用例１と引用例２（甲２）は，共にイムノアッセイに係る技術であり，イムノアッセイにおける全作業時間を短縮させるという課題は，イムノアッセイ全般の一般的な技術課題にすぎない。したがって，引用例２に記載されている，マルチウェルプレートの第一のウェルに反応開始に必要な液体を添加するステップを行ってイムノアッセイの処理を開始し，その第一のウェルでのインキュベーション期間に，前記マルチウェルプレートの一つの追加のウェルに反応開始に必要な液体を添加するステップを行ってイムノアッセイの処理を開始し，マルチウェルプレートにおけるイムノアッセイの全作業時間を短縮することを，引用発明に適用することは，当業者が容易になし得たことである。
そうすると，引用例２に記載された技術事項を適用した引用発明は，「第一のウェル」に対するステップ（ｉｉ）中に「前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいて，」少なくともステップ（ｉ）を行い，その後で，「第一のウェル」に対するステップ（ｉｉｉ）を行う，つまり「連続交互プロセス」を含有することになる。
よって，相違点２の容易想到性についての本件審決の判断に誤りはない。
エ原告の主張について
(ア)原告は，引用例２の図３（別紙２参照）に示されている処理は，１つの滴定容器への試薬の注入と共にインキュベーションを開始して，そのインキュベーション中に，次の１つの滴定容器について試薬を注入すると共にインキュベーションを開始し，以下，同様に，次の滴定容器へと順次処理を進めていくものであり，個々のウェルについての処理を，サンプル添加ステップから開始する一連の連続するステップとして実施することを含む本願補正発明の「連続交互プロセス」とは明確に異なるものであると主張する。


しかし，本件明細書の「第一のサンプル添加フェーズは，シールの穴開け，試薬添加およびアッセイのためのウェルを準備する他のステップを含んでよい。」（【００８１】）との記載，及び，「生物因子を検出するための一つの方法は，…（５）液体サンプルをマルチウェルプレートのウェルへと移動するステップ；（６）同じ対象に対する少なくとも一つの検出抗体を添加するステップ；（７）アッセイ測定を実施して，生物因子が陽性なサンプルを同定するステップ；（８）任意選択で（５）～（７）を繰り返す事によって確認テストを実施するステップ；（９）警告を発するステップを含有する。任意選択で検出試薬は，ウェル中に乾燥状態で存在し（６）は省略しても良い。この場合，サンプルの添加は乾燥試薬の再構成をもたらす。」（【０１１９】）との記載からすれば，本願補正発明の「サンプル添加フェーズ」は，サンプル添加後に検出抗体（試薬）を添加するステップを含み得るものである。そして，本願補正発明は，「（ｉ）期間ｎを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個々のウェルに対してサンプルを添加するステップ」と規定しているのみであるから，本願補正発明は，（ウェルに捕捉抗体と乾燥した標識検出抗体が予め収容されることで）サンプル添加とともに免疫反応を開始させる態様のみならず，サンプル添加後に検出抗体（試薬）を添加することで免疫反応を開始させる態様も含むものと解するのが相当である。そして，引用例２の図３に示されている処理は，後者の態様に相当するから，本願補正発明の「連続交互プロセス」と異なるところはない。
さらに，引用発明は，サンプルを添加することによってインキュベーションが開始されるものであるから，引用発明に引用例２記載の技術事項を適用することで，原告の主張するところの「個々のウェルについての処理を，サンプル添加ステップから開始する一連の連続するステップとして実施する」「連続交互プロセス」も得られるから，この点でも原告の主張は失当である。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)原告は，本願補正発明の「連続交互プロセス」においては，ある１つのウェルについて，「サンプルを添加するステップ（ｉ）」と「試薬を添加するステップ（ｉｉｉ）」の間の期間（すなわち，放置ステップ（ｉｉ）を含む期間）中は，（他のウェルに対するものを含む）サンプル添加及び試薬添加の期間を除き，該１つのウェル内のサンプルの撹拌が継続されるものであるから（【００８４】【図１８】），引用例１に引用例２を組み合わせても，本願補正発明の「連続交互プロセス」を含有することにはならないと主張する。
しかし，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではなく，したがって，発明の詳細な説明における記載を根拠に，本願補正発明の「連続交互プロセス」においては，放置ステップ（ｉｉ）を含む期間中は，（他のウェルに対するものを含む）サンプル添加及び試薬添加の期間を除き，該１つのウェル内のサンプルの撹拌が継続されるという原告の主張は，失当である。
また，本件明細書の発明の詳細な説明の記載には，「交互プロセスにおいて，ピペッティングプローブがウェルに到達したりＥＣＬシグナルが測定されたりしていないかぎり装置がプレートを連続的に撹拌するようにサンプルを放置する間の撹拌時間は最大化されている。」（【００８４】），「放置されているサンプルの撹拌時間は最大化された：ピペッターがウェルへと到達したりＥＣＬが測定されたりしない限り，プレートは絶えず撹拌された。」（【図１８】）と記載されているところ，試料調製の技術分野において，「インキュベーション」とは，通常，試料（サンプル）を一定の温度で維持することを意図するものであって，「振動」を伴わないものを含むことが技術常識であること（乙３【００３３】，甲２【００１１】）からすれば，上記発明の詳細な説明の記載（【００８４】【図１８】）は一実施例の作用を示すものにとどまり，撹拌の継続が本願補正発明の必須の構成であると解することはできない。
したがって，本願補正発明においては，放置期間における撹拌の継続を要する旨の原告の主張は理由がない。
(2)効果に係る認定判断の誤りについて
原告は，引用例２に記載された技術事項を引用発明に適用しても，本願補正発明の「連続交互プロセス」を含むことにはならないから，本願補正発明の効果は，当業者が容易に予測することができないものであると主張する。しかし，前記(1)のとおり，引用例２に記載された技術事項を引用発明に適用すれば，本願補正発明の「連続交互プロセス」を含むことになるから，原告の主張は前提を異にするというべきである。そして，本願補正発明の効果が，引用例１及び２に記載の事項並びに周知技術から，当業者が予測し得る程度のものを超えるとは認め難い。
したがって，効果に係る本件審決の認定判断に誤りはない。
(3)小括
以上のとおり，本願補正発明は，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができたものではない。よって，本件補正は却下されるべきものである。したがって，本件補正についての本件審決の判断に誤りはない。４取消事由２（本願発明の容易想到性に係る判断の誤り）について本願発明と引用発明とを対比すると，本願補正発明と引用発明との相違点（前記第２の３(2)ウ）と同様の相違点１ないし４が認められる。そして，前記３で述べたのと同様の理由により，本願発明は，当業者が容易に発明をすることができたものである。
したがって，本願発明についての本件審決の判断にも誤りはない。
５結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      髙    部    眞規    子裁判官       古    河    謙    一裁判官       関    根    澄    子
別紙１
【図１１】
【図１２】
【図１８】
以上
別紙２
【図３】
以上


平成２８年１２月１４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１００７４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月１６日
判     決
原        告    松山株式会社
同訴訟代理人弁護士    小    林    幸    夫
弓削    田        博
河    部    康    弘
藤    沼    光    太
神    田    秀    斗
同      弁理士    樺    澤        襄
樺    澤        聡
山    田    哲    也
被        告    小橋工   業株式   会社同訴訟代理人弁護士    鮫    島    正    洋
高    見        憲
和    田    祐    造
幸    谷    泰    造
篠    田    淳    郎
高    橋    雄一    郎
北    島    志    保
阿    部    実佑    季
同      弁理士    林        佳    輔
福    永    健    司
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１５－８００１５１号事件について平成２８年２月１６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，平成１３年９月３日，発明の名称を「畦塗り機」とする発明について特許出願（特願２００１－２６５９３９号。甲１８）をした。(2)被告は，平成２４年２月８日，手続補正書（甲２０）を提出し（以下，この補正を「本件補正」という。），同年５月２５日，特許権の設定登録（特許第５００００５１号。以下「本件特許」という。甲５０）がされた。(3)被告は，平成２７年３月１１日，本件特許について訂正審判を請求し（訂正２０１５－３９００２３号。以下「本件訂正」という。甲５１の１～３），特許庁は，同年４月２２日，本件訂正を認める旨の審決をした（以下「本件訂正審決」という。甲５１の４）。
(4)原告は，平成２７年７月１７日，本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明の特許について無効審判を請求し，特許庁はこれを無効２０１５－８００１５１号事件として審理した。
(5)特許庁は，平成２８年２月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２５日，原告に送達された。
(6)原告は，平成２８年３月２４日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
(1)本件特許発明
本件訂正前の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである。なお，文中の「／」は，原文の改行箇所を示す（以下同じ。）。
【請求項１】走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と，／この機枠に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，／この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体と，／を有する畦塗り機であって，／前記整畦体は，／回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，／各整畦板の基端部は前記回転中心の取付け基部に取付けられ，／前記整畦板を連結部材で相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成した／ことを特徴とする畦塗り機。
(2)本件訂正発明
本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（甲５１の２）。以下，この発明を「本件訂正発明」といい，訂正された明細書及び図面（甲５１の３）を併せて「本件明細書」という（なお，本件明細書の内容は，出願当初明細書（甲１８）及び設定登録時の明細書（甲５０）と実質的な差異はない。）。また，文中の下線部は，本件訂正による訂正箇所を示す。【請求項１】走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と，／この機枠に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，／この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体と，／を有する畦塗り機であって，／前記整畦体は，／回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，／各整畦板の基端部は前記回転中心の取付け基部に取付けられ，／隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され，／各整畦板の境界部分に段差部を形成し，／前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の回転方向後側の側縁が，直線状であり，／前記連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しないことを特徴とする畦塗り機。
(3)本件訂正発明における訂正事項
ア「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され」ること（以下「本件訂正事項１」という。）
イ「前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の回転方向後側の側縁が，直線状であり，前記連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」こと（以下「本件訂正事項２」という。）
３本件審決の理由の要旨


(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本件訂正は，ⅰ）特許法１２６条６項に違反してされたものではない，ⅱ）同条５項の規定に違反してされたものではない，ⅲ）同条１項ただし書に違反してされたものではない，②本件訂正発明は，ⅰ）下記アの引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）と同一であるとも，当業者が引用発明及び下記イないしオの周知例に記載された周知技術に基づいて容易に想到することができたものであるともいえず，ⅱ）実施可能要件，サポート要件及び明確性要件に違反してされたものでもないから，同条７項の規定に違反してされたものではない，というものである。
ア引用例：特開平１０－２７６５０４号公報（甲１）イ周知例１：特開２００１－６１３０２号公報（甲９）ウ周知例２：特開昭６３－１６４８０１号公報（甲１０）エ周知例３：特公昭６１－３４７６１号公報（甲１１）オ周知例４：実公昭４５－３８４５号公報（甲１２）
(2)本件訂正発明と引用発明との対比
本件審決が認定した引用発明並びに本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明
走行車に付設されて進行され，その進行方向に順次畦を形成する畦形成機であって，／畦形成箇所に沿って移動され，畦形成箇所の旧畦の崩れた上面部および側面部に土を盛り上げ状態に連続的に供給する土盛装置と，土盛装置の移動方向の後方に設置される畦形成装置とを有し，／畦形成装置は，土を盛り上げ状態とされた畦形成箇所上を回転しながら通過させる円筒回転体と，円筒回転体の回転駆動力供給側に取り付けられた回転駆動力供給側にいく程径大となり円筒回転体の中央に向けた傾斜面を有するとともに，表面は放射状の分割片に分割され，分割片は進行方向に対して前進角を設けられ，隣接する分割片相互は逃げ角をもって連結されてなり，土を盛り上げ状態とされた畦形成箇所の側面を移動方向に強制的に順回転されて，畦の裾部に対して盛土を抱き込みながら，断続圧を加えて練り込み強固な畦を形成する円錐回転体とからなり，／複数の分割片は，周方向に等間隔に配設され，／隣接する分割片のうち，回転方向前側に位置する分割片の回転方向後側の側縁が，直線状である畦形成機。
イ本件訂正発明と引用発明との一致点
走行機体の後部に連結される，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体と，を有する畦塗り機であって，前記整畦体は，回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板の境界部分に段差部を形成し，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の回転方向後側の側縁が，直線状である畦塗り機。
ウ本件訂正発明と引用発明との相違点
(ア)相違点１
本件訂正発明では，走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠を有し，この機枠に土盛体が回転自在に設けられるのに対し，引用発明では，畦形成機は，走行車に付設されるが，機枠を有しているか否かが不明である点。
(イ)相違点２
本件訂正発明では，各整畦板の基端部は回転中心の取付け基部に取付けられるのに対し，引用発明では，円錐回転体は円筒回転体の回転駆動力供給側に取り付けられるが，その取付構造が特定されていない点。
(ウ)相違点３
本件訂正発明では，隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され，連結部材は，隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しないのに対し，引用発明では，分割片相互の連結構造が特定されていない点。
４取消事由
(1)本件訂正を認めた判断の誤り
ア実質的拡張変更の有無に係る認定判断の誤り（取消事由１）イ新規事項追加に係る認定判断の誤り（取消事由２）ウ訂正目的違反に係る認定判断の誤り（取消事由３）
(2)独立特許要件に係る認定判断の誤り
ア新規性及び進歩性に係る認定判断の誤り（取消事由４）イ実施可能要件に係る認定判断の誤り（取消事由５）ウサポート要件に係る認定判断の誤り（取消事由６）エ明確性要件に係る認定判断の誤り（取消事由７）
第３当事者の主張
１取消事由１（実質的拡張変更の有無に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)拒絶査定不服審判請求書（甲２１）には，「２．補正の概要    この補正は，図面に記載している図４及び図５の実施形態をクレームアップすることを主として意図したものです。」と記載されている。上記記載から明らかなように，本件補正前には，何を用いて「整畦板」を連結するのかについて何ら特定されていなかったところ，被告自らが，本件補正（甲２０）によって本件明細書の図４及び図５の実施形態をクレームアップすることで，図４及び図５に記載された「（複数の整畦板を１枚置きに連結する）連結部材」を用いることに限定した。つまり，不服審判請求書の「補正の概要」の記載は，整畦体の「連結部材」を，本件明細書の図４及び図５の実施形態のものに限定することを意図したものであり，それ以外の実施形態について権利付与の請求放棄を表明したものである。
(2)本件明細書の【００２３】には「図８（ａ），（ｂ）に示す第５実施例の整畦ドラム２７は，図５の第２実施例における整畦ドラム２４の連結部材２４ｃ，２４ｄに代えて…連結片２７ｃ，２７ｃにより固着している。」との記載があり，本件明細書上，「連結部材」と「連結片」とが異なるものであることは明白である。したがって，「連結部材」は，当該用語から一般的に想起される「（整畦板を）連結する部材」という意味ではなく，本件補正における「連結部材」は「連結片」を含むものではない。


(3)被告は，本件明細書の図８の実施形態に相当する発明に係る分割出願（特願２０１４－１６６３５５号及び特願２０１５－３８０４３号）では，請求項１において，「連結部材」ではなく，「連結片」という文言を用いており，被告自らが「連結部材」と「連結片」とを区別している。
(4)被告は，本件補正（甲２０）において，「各整畦板を相互に連結して」とあったのを，「連結部材」及び「連結片」を含むような「連結手段」や「連結部位」等といった他の文言を用いることなく，「連結部材」という文言を用いて，「前記整畦板を連結部材で相互に連結して」と補正している。このことからも，本件補正後の整畦体は，「連結部材」を有している図４及び図５の第１及び第２実施例の整畦体に対応するものであって，「連結部材」を有していない図８の第５実施例の整畦体を包含するものではない。
(5)被告が図４及び図５の実施形態の発明特定事項の一部であると主張する「各整畦板の基端部は前記回転中心の取付け基部に取付けられ」という構成は，図４及び図５のみならず，図４ないし図９の全ての実施形態が有する構成である。したがって「この補正は，図面に記載している図４及び図５の実施形態をクレームアップすることを主として意図したものです。」との記載は，図４及び図５の実施形態に限定する意思であったと解するのが相当である。
(6)以上のとおり，本件訂正は，実質上，本件補正後の特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるから，違法である。
〔被告の主張〕
(1)本件訂正事項１は，本件訂正発明における「連結部材」や「整畦ドラム」の内容を減縮するにすぎないもので，特許請求の範囲のカテゴリーや対象を変更するものではない。
本件補正後の発明でも，「連結部材」は「（整畦板を）連結する部材」を意味するものでしかなく，第５実施例の整畦体の「連結片２７ａ」が包含されるものであるから，本件審決の認定に誤りはない。
本件補正後の発明においては，「連結部材」につき，「前記整畦板を連結部材で相互に連結」することしか限定されておらず，「クレームアップ」とは，ある特定の請求項にその請求項の従属項や発明の詳細な説明，図面等に記載された発明特定事項の限定を付加することを意味するにすぎず，不服審判請求書（甲２１）の記載から，何ら図４及び図５の実施形態に限定されるものとは読めない。本件明細書の【００２３】の記載において，置き換えられるべき「連結部材２４ｃ，２４ｄ」は，図５の第２実施例に示された「連結部材２４ｃ，２４ｄ」であって，当該実施形態以外の連結部材１５ｂ，１５ｃ，固定杆２５ｃ，個体板２６ｂ，連結部材２８ｂ，２８ｄは含まれていない。仮に，「連結部材」一般を「連結片」に置き換えるという趣旨であれば，【００２３】の当該記載は，符号も付さず，「連結部材に代えて，…連結片により固着している」との記載となるべきであるが，そのように記載されず，あくまで図５の第２実施例における「連結部材２４ｃ，２４ｄ」に特定されている。したがって，【００２３】の当該記載からは，「連結片２７ｃ，２７ｃ」と「連結部材２４ｃ，２４ｄ」が別個のものであることは読み取れるものの，「連結片２７ｃ，２７ｃ」と「連結部材」一般が異なるものであることは読み取れないし，ましてや「連結部材」が「連結片」を含むものでないことは読み取れるはずもない。
(2)本件出願当初明細書でも「連結部材」は単に複数の整畦板を連結する意味でしか用いられていなかった。
本件発明の出願当初の請求項３ないし【０００５】には，「上記複数の整畦板を，複数の連結部材により連結して整畦ドラムを形成した」とあるとおり，「連結部材」は，「上記複数の整畦板を」「連結」する部材という意味しかない。各実施形態の整畦板の連結構造（連結部材１５ｂ，１５ｃ，連結部材２４ｃ，２４ｄ，固定杆２５ｃ，個体板２６ｂ，連結片２７ｃ，２７ｃ及び連結部材２８ｂ，２８ｄ）は，「各整畦板を相互に連結」するものであるから，各実施形態の整畦板の連結構造は，いずれも請求項３ないし【０００５】の「連結部材」に包含される。(3)本件補正は，本件明細書の図４及び図５の実施形態以外の実施形態を特許請求の範囲から除外する意図を有していたものとはいえない。本件補正は，単に図面に記載している図４及び図５の実施形態の発明特定事項の一部を「クレームアップ」，すなわち追加するもので，それ以外の実施形態を特許請求の範囲から除外する意図を有しなかったことは容易に理解できる。すなわち，本件出願当初明細書における請求項３ないし【０００５】の「連結部材」と同様，本件補正後の発明でも，「連結部材」は単に「前記整畦板を…相互に連結」するものとして記載されているにすぎず，本件出願当初明細書と同様，図４及び図５の実施形態以外の実施形態を特許請求の範囲から除外する意図であったことは読み取れない。
本件明細書上，各実施形態の整畦板の連結構造は，いずれも，「各整畦板を相互に連結」するものであり「連結部材」に該当することは明らかであるばかりでなく，出願当初の特許請求の範囲や明細書でも，「連結部材」は，「各整畦板を相互に連結」するものとしか特定されていない。したがって，実施形態において「連結部材」と明記された整畦板の連結構造のみならず，「固定杆」，「個体板」及び「連結片」として示された整畦板の連結構造も，「連結部材」として記載されていることは明白である。
また，具体的にクレームアップしたのは，「各整畦板の基端部は前記回転中心の取付け基部に取付けられ，前記整畦板を連結部材で」という発明特定事項のみであり，これ以外に，図４及び図５の実施形態の「連結部材１５ｂ，１５ｃ」や「連結部材２４ｃ，２４ｄ」に固有の，他の実施形態の整畦板の連結構造には存在しない技術的事項は，追加されていない。このことは，本件補正に係る請求項１の「連結部材」が「複数の整畦板を１枚置きに連結する」との発明特定事項を含まないことからも明らかである。
(4)分割出願の存在は本件訂正発明の「連結部材」に「連結片」が含まれないことの根拠とならない。


分割出願の特許請求の範囲において，同じ実施形態に記載の発明特定事項を異なる文言で特定することは通常行われることである。そして，「連結片」と「連結部材」を異なるものと被告が認識していたことを前提としても，そのことが，本件補正において，特許請求の範囲に記載された「連結部材」から第５実施例の「連結片２７ｃ，２７ｃ」を除外したり，特許請求の範囲に記載された「連結部材」が第５実施例の「連結片２７ｃ，２７ｃ」の上位概念でないことを認めたりすることにはならない。
２取消事由２（新規事項追加に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正事項１について
ア本件明細書には，「重なり部分に沿って設けた連結片」が記載されているのみで（【００２３】），「境界部分（重なり部分を有しない境界部分）に沿って設けた連結片」は記載されておらず，本件訂正事項１は新規事項の追加に該当する。すなわち，本件訂正事項１における「境界部分に沿って設けられた連結部材」という記載は，「重なり部分を有する境界部分のうちその重なり部分に沿って設けられた連結片」（別紙１の参考図１－１参照）に加え，「重なり部分を有しない境界部分に沿って設けられた連結片」（別紙１の参考図１－２参照）をも含むものである。イ被告は，重なり部分を有しない境界部分に沿って設けられた連結片をも，本件明細書に記載されていると主張する。
しかし，本件発明の作用効果として，【００３０】には，「…整畦板の重なり部分により泥土が整畦ドラムの内面側に侵入するのを少なくすることができる。」と記載されている。当該作用効果を奏するためには，整畦板が重なり部分を有することが，必須の構成である。
(2)本件訂正事項２について
ア本件明細書の図４ないし図７の第１実施例ないし第４実施例の部材は，いずれも図８の第５実施例の「隣接する２枚の整畦板を連結する連結片」とは全く異なるものであって，その形状や大きさ等からしても第５実施例の連結片とは明らかに異なっている。したがって，「第１実施例ないし第４実施例において，連結部材はいずれも整畦板の整畦面の裏面に固定されていること」を根拠として，本件訂正事項２は新規事項の追加に該当しないとした本件審決の判断には誤りがある。イ本件訂正事項２における「前記連結部材は，…回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」という否定的な記載は，連結片が回転方向後側に位置する整畦板の回転方向前端面（側端面）に一体に設けられた構成（別紙１の参考図２－１参照）に加え，連結片が回転方向後側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定された構成（別紙１の参考図２－２参照）をも含むものである。本件明細書及び図面には，参考図２－１の構成しか記載されておらず，参考図２－２の構成については，記載も示唆もなく，しかも前記アのとおり，第１実施例ないし第４実施例の構成から導出できるものでもない。したがって，「前記連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成は，本件明細書又は図面から自ずと導き出される事項ではないから，本件訂正事項２は新規事項の追加に該当する。
ウ連結片は，その基端部が整畦板の回転方向前端面，言い換えると整畦板の側端面に連続して一体的になったものであって，当該側端面から回転方向に向かって延出した構成となっている。このため，そもそも，連結片はその基端部を延ばすことができないものであるから，本件明細書及び図面には「延在」という概念が元々存在せず，本件明細書及び図面の記載から，「整畦面に延在しない」との構成を導出することはできない。また，先願（特願２００１－２６３８９６号）との関係で「整畦面に延在しない」との構成が追加された経緯があったとしても，元々存在しない「延在」という概念を用いることは，当然許されることではない。なお，本件明細書及び上記先願の明細書（甲４０）のどこをみても，「延在」という文言は見当たらない。したがって，連結片が隣接する整畦板のうち回転方向後側に位置する整畦板の側端面以外の面に対して「延在する／しない」という技術的思想は，本件明細書及び図面には元々なく，そのような技術的思想を本件明細書及び図面の記載から導出できないことも明らかである。よって，本件訂正事項２は新規事項の追加に該当する。
〔被告の主張〕
(1)本件訂正事項１について
ア本件補正後の請求項１の「連結部材」は，「整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成する」ものであるところ，第５実施例では，「隣接する整畦板２７ａの重なり部分２７ｂに沿って連結片２７ｃ，２７ｃが設けられている」ことを踏まえると，「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材」という本件訂正事項１の構成は，自ずと導き出される事項にすぎない。イまた，「重なり部分を有する境界部分のうちその重なり部分に沿って設けられた連結片」に加え，「重なり部分を有しない境界部分に沿って設けられた連結片」をも，本件出願当初明細書等に記載されている。したがって，仮に，本件訂正事項１が，「重なり部分を有する境界部分のうちその重なり部分に沿って設けられた連結片」に加え，「重なり部分を有しない境界部分に沿って設けられた連結片」をも含むことになるとの原告主張を前提としても，何ら新規事項の追加に該当するものとはいえない。
(2)本件訂正事項２について
ア本件審決は，第１実施例ないし第４実施例の連結部材等のみを根拠に，「連結部材は…回転方向後側に位置する整畦板の…整畦面の裏面に固定され」との構成が読み取れると判断しているのではない。第１実施例ないし第４実施例の連結部材等において，整畦面の裏面に固定されていることのみならず，第５実施例でも，「回転方向前側に位置する整畦板２７ａの整畦面の裏面に固定され」ていることを根拠として，「回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され」との構成は，自ずと導き出される事項にすぎない。


イ本件明細書【００２３】には，連結片２７ｃ，２７ｃを整畦ドラム２７の内側，すなわち整畦板の整畦面の裏面に固定することによって，複数の整畦板を連結して一体の側面修復体を形成することが記載されているものの，その他に境界部分に設けられた連結片２７ｃ，２７ｃをドラムの内側に固定する方法は特に限定されていない。したがって，本件明細書の記載は，隣接する整畦板相互を連結片で固定する方法として，参考図２－１の構成のみならず，参考図２－２の構成を排除するものとはいえない。したがって，参考図２－２の構成を含むことを理由に，本件明細書等に開示がなかった新たな技術的事項が導入されたとはいえない。ウ本件明細書等の図８（ａ）によれば，「回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」連結部材（連結片２７ｃ）が記載されていることは明らかである。なお，「回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との文言が追加された経緯は，平成２８年１月５日付け口頭審理陳述要領書（２）（甲５７）記載のとおり，本件特許の分割出願（特願２０１４－１６６３５５号）の審査において，先願との構造上の差異を明らかにするために追加された文言と同様，上記先願との構造上の差異を明らかにするために行ったというものである。また，当該経緯から，「延在しない」との文言は，「延びて存在する」ものでないとの意義以上のものを含むものではない。
３取消事由３（訂正目的違反に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件訂正事項１は，実質上特許請求の範囲を変更するものであるから，「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではなく，「誤記又は誤訳の訂正」又は「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものでもない。
〔被告の主張〕
本件訂正事項１は，本件明細書の図８に記載された実施形態（第５実施例）を包含する本件補正後の発明を，さらに本件明細書及び図面の第５実施例に係る記載に基づき限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，実質上特許請求の範囲を変更するものではない。
４取消事由４（新規性及び進歩性に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)引用発明の認定並びに本件訂正発明との一致点及び相違点の認定誤りア引用発明は，以下のとおり認定すべきである。
「トラクタの後部に三点リンクを介して着脱可能に連結される機枠１１と，／この機枠１１に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して旧畦箇所に供給する土盛装置２１と，／この土盛装置２１の後方に位置して，前記土盛装置２１により供給された泥土を回転しながら旧畦に塗りつけて，旧畦を修復するドラム状の畦形成装置４１と，を有する畦形成機であって，／前記畦形成装置４１は，回転しながら畦を形成する円錐回転体４３を，回転中心から外周側に向けて複数の板状で扇型の独立片からなる分割片４４を周方向に等間隔に配設して形成し，／各分割片４４の基端部は前記回転中心の第２従動回転軸３５の先端の取付け基部に取付けられ，／隣接する分割片４４の境界部分に沿って設けられた連結片で前記隣接する分割片４４を相互に連結することにより，一体の前記円錐回転体４３が構成され，／各分割片４４の境界部分に段差部を形成し，／前記隣接する分割片４４のうち，回転方向前側に位置する分割片４４の回転方向後側の側縁が，直線状であり，／前記連結片は，前記隣接する分割片４４のうち，回転方向前側に位置する分割片４４の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する分割片４４の整畦面に延在しない／畦形成機。」
イ引用例の【００１７】には，生産性向上のために，「分割片４４」を別個に製造可能な「独立片」とすることが記載されている。また，引用例の請求項３には「隣接する分割片相互は逃げ角をもって連結される円錐回転体」とあるが，「分割片取り付け盤」は必須の構成とされていない。さらに，引用例の請求項３には２つの実施形態の両方を含む発明が記載されており，引用例に接した当業者にとって，図３及び図４に示す実施形態において，この図３及び図４の分割片（一体片）を図５及び図６の分割片（独立片）に置き換える構成は自明な事項である。ウ本件訂正発明と引用発明とは全ての構成で一致しており，両者に何ら相違するところがない。よって，本件訂正発明は新規性に欠ける。
(2)相違点２の容易想到性の判断の誤り
引用例の「円錐回転体４３は…第２従動回転軸３５の先端に…取り付けられ，…」（【００１４】）との記載を踏まえて，引用例の図２をみると，円錐回転体の各分割片の基端部が回転中心の第２従動回転軸３５の先端に取り付けられていることがみてとれる。したがって，本件審決が認定した引用発明において，相違点２に係る本件訂正発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。
(3)相違点３の容易想到性の判断の誤り
ア引用例における「隣接する分割片４４相互は逃げ角Ｂをもって連結される。…ｂは逃げ面である。」（【００１５】）との記載を踏まえて，引用例の図４をみると，隣接する分割片のうち回転方向前側に位置する一方の分割片の回転方向後端部と，回転方向後側に位置する他方の分割片の回転方向前端部とが，それらの間に位置する連結片（逃げ面ｂを有する片部分）で相互に連結されていること，及び，その連結片が隣接する分割片の境界部分に沿って設けられていることがみてとれる。また，引用例には「図５，図６に図示される他の実施の形態では，円錐回転体４３の分割片４４はそれぞれほぼ扇型の独立片からなる。」（【００１７】）との記載があり，本件審決認定の引用発明の「分割片」は，扇型の独立片であってもよい。さらに，本件審決認定の引用発明の「円錐回転体」は，畦の裾部に対して盛土を抱き込みながら，断続圧を加えて練り込み強固な畦を形成するものであることを踏まえれば，隣接する分割片の相互を連結する連結片は，畦の形成に支障のない位置に固定されることは自明の事項である。


したがって，本件審決が認定した引用発明において，隣接する分割片間に位置する連結片を独立片に置換し，この置換の際に，その独立片を，隣接する分割片のうち回転方向前側に位置する分割片の整畦面の裏面に固定しかつ回転方向後側に位置する分割片の整畦面に延在しないようにして，相違点３に係る本件訂正発明の構成にすることは，当業者が容易に想到し得ることである。つまり，本件審決が認定した相違点３の構成は，当業者にとって単なる設計事項にすぎず，その相違点３の構成に基づく作用効果についても，本件訂正明細書には何ら記載がなく，引用発明の効果からみて当業者が予測し得る範囲を超えるものではない。イ引用例の図４に記載された円錐回転体４３は一体成形によるものであるが，周知例１ないし４のとおり，農作業機の技術分野では，回転しながら農作業する作業部材について，一連の部材で一体成形することに代えて，別個に製造した複数の分割部品を組み合わせて同一形状に製作することは，本件特許の出願前の周知技術である。したがって，引用発明において，上記周知技術を採用して相違点３に係る本件訂正発明の構成とすることは，当業者が容易に想到することができる。
〔被告の主張〕
(1)引用発明の認定並びに本件訂正発明との一致点及び相違点の認定についてア別件異議事件の決定書（甲５９の２）において判断されたとおり，引用例の「図３に示された実施例の円錐回転体４３は一体成形によるものであって，連結片によって隣接する分割片４４相互を連結することにより構成されたものとは認められない」から，原告の主張する引用発明の認定は誤りである。そもそも，引用例２の第２実施形態は請求項３に記載の発明に含まれないこと，第１実施形態の分割片（一体片）４４を第２実施形態の分割片（独立片）４４に置き換えた構成は，まさに第２実施形態そのもので，原告の主張する引用発明の構成ではない。
イ仮に，周知例１ないし４から導き出される周知技術（回転しながら農作業する作業部材において，一連の部材で一体製作することに代えて，別個に製造した複数の分割部品を組み合わせて同一形状に製作すること）が存在することを前提としたとしても，原告の主張する引用発明が記載されているとはいえない。第１実施形態における円錐回転体４３に上記周知技術を参酌したとしても，少なくとも本件訂正発明の「連結部材で前記隣接する複数の整畦板を相互に連結する」という構成及び「前記連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成を導くことができないから，これらの構成を引用発明が備えていると認定することはできない。
また，第２実施形態における円錐回転体４３は，隣接する分割片４４相互が連結されていないため，「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され」という構成を有さず，ビス４６は「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材」に該当しない。さらに，第２実施形態における円錐回転体４３は，各分割片４４と分割片取り付け盤４５とを貫通するようにそれぞれビス４６で連結されているので，ビス４６は，「回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され」という構成を有しない。よって，第２実施形態における円錐回転体４３は，少なくとも「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され」という構成要件と，「回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され」という構成要件に相当する構成を有しない。
(2)相違点２の容易想到性について
引用例の【００１４】及び図２の記載を見ても，円錐回転体の各分割片の基端部が回転中心の第２従動回転軸３５の先端に取り付けられていることは記載も示唆もされていない。
(3)相違点３の容易想到性について
引用例の図４に示された円錐回転体４３は一体成形によるものであって，連結片によって隣接する分割片４４相互を連結することにより構成されたものではない。原告は，引用例の【００１７】の記載を基に，引用発明の「分割片」は扇形の「分割片」でもよいと主張する。しかし，当該原告主張が，図４に示される実施形態の円錐回転体４３を，図５及び図６に示される扇形の「分割片」に置き換えてもよいという趣旨であるなら，誤りである。
引用発明において，隣接する分割片間に位置する連結片を独立片に置換し，この置換の際に，その独立片を，隣接する分割片のうち回転方向前側に位置する分割片の整畦面の裏面に固定し回転方向後側に位置する分割片の整畦面に延在しないようにして，相違点３に係る構成とすることは，当業者が容易に想到することができるものとはいえない。
５取消事由５（実施可能要件に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)①「整畦板の回転方向後側の側縁が，直線状」であること，及び②「連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」ことについては，本件訂正発明の課題（泥土の状態によっては所望の元畦修復が行えない場合があるとの課題や，整畦ドラムの形状や製造上，作用等において改良すべき点があるとの課題）との実質的な関係が不明であるから，その技術的意義を理解することができない。
(2)本件明細書の【００２０】には「図４の第１実施例のように，回転中心の取付け基部に…整畦板１５ａの基端部を…取付け」との記載があり，その図４の図示内容から判明するのは，「整畦板１５ａ」の基端部が「上面修復体１６」に取り付けられていることのみであって，「取付け基部」には符号もなく，「取付け基部」が当該図４中のどこのことなのか不明である。また，本件明細書における他の記載及び図面を参照しても，「取付け基部」がどこであるのか不明である。すなわち，本件明細書及び図面の全ての記載を参照しても，「回転中心の取付け基部」とはどの部分あるいはどの部材を意味するのか全く理解できない。したがって，本件訂正発明は，本件明細書及び図面の記載並びに技術常識に基づいて当業者がその物を製造できないものであるから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を満たしていない。
〔被告の主張〕


(1)本件訂正発明が，「泥土の状態によっては，所望の（十分な）元畦修復が行えない場合がある」との課題解決のため，「各整畦板の境界部分に段差部を形成」し，従来の整畦ドラムは「その形状や製造上，作用等において改良すべき」との課題解決のため，「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結片で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記側面修復体」を構成等するものと理解でき，本件特許の発明の詳細な説明に，当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていないとはいえない。(2)本件明細書の【００２０】の「上記整畦ドラム１５は…回転中心の取付け基部に，…複数枚の整畦板１５ａの基端部を，…取付け」との記載と，請求項１や図４の記載からすれば，本件訂正に係る請求項１における「回転中心の取付け基部」は，「整畦ドラム」の「回転中心」に位置する部材であると理解でき，当業者がその物を製造できないものとはいえない。
６取消事由６（サポート要件に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
前記２の〔原告の主張〕のとおり，本件訂正事項１及び同２は新規事項の追加に該当するものであり，本件特許の請求項１に記載された「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結」し，「前記連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しないこと」は，本件明細書又は図面に記載されていない。したがって，本件訂正発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない。
〔被告の主張〕
前記２の〔被告の主張〕のとおり，本件訂正事項１及び同２のいずれも，新規事項の追加には該当しない。よって，原告の主張は前提を異にし，理由がない。７取消事由７（明確性要件に係る認定判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)「連結部材」について
「整畦板の整畦面に延在しない」という否定的な記載であるため，隣接する整畦板のうち回転方向後側に位置する整畦板に対する連結部材の固定箇所が明確ではなく，本件訂正発明の範囲が不明確となっている。また，本件明細書の発明の詳細な説明には，「整畦板の整畦面に延在しない」との構成及び「境界部分に沿って設けられた連結部材」との構成についての開示がなく，本件訂正発明は不明確である。
(2)「重なり部分」「垂直段部」について
「重なり部分」や「垂直段部」という文言は，本件明細書の特許請求の範囲中には記載がなく，その結果，特許請求の範囲に記載された構成とこの構成に基づく作用効果との関係が不明であるから，本件訂正発明は不明確である。
(3)「取付け基部」について
前記５の〔原告の主張〕のとおり，「回転中心の取付け基部」は，本件明細書の【００２０】に「図４の第１実施例のように，回転中心の取付け基部に…整畦板１５ａの基端部を…取付け」と記載されているのみで，符号も付されておらず，図４中のどこのことなのか不明である。このため，本件明細書及び図面の全ての記載に照らしても，「回転中心の取付け基部」が，整畦ドラムの回転中心に位置するどの部分あるいはどの部材を指すのか判然としない。
分割出願の審査経過からも「取付け基部」は不明確であり，被告自らこれを認めた対応をしている。また，別件異議事件の決定によれば，「取付け基部」は「上面修復体」そのものを意味すると限定解釈しない限り，不明確である。
〔被告の主張〕
(1)「連結部材」について
本件訂正事項１及び同２のいずれも，新規事項の追加には該当せず，「整畦板の整畦面に延在しない」との構成及び「境界部分に沿って設けられた連結部材」との構成は出願当初明細書に開示がある。よって，これら構成につき開示がないことを前提に，本件訂正発明が不明確であるとした原告主張は誤りである。
(2)「重なり部分」「垂直段部」について
明確性要件（特許法３６条６項２号）は，本件訂正発明が明確であるか否かが問題となるものであり，「垂直段部」や「重なり部分」が本件特許の特許請求の範囲に記載されていないからといって，本件訂正発明が不明確になるというものではない。
(3)「取付け基部」について
「回転中心の取付け基部」の構成が不明確であるとはいえない。本件審決において判断されたとおり，「回転中心の取付け基部」は，「整畦ドラム」の「回転中心」に位置する部材である。
別件分割出願の審査経過及び別件異議事件は上記判断を覆すものとはいえない。
第４当裁判所の判断
１本件訂正発明について
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２(2)記載のとおりであるところ，本件明細書（甲５０，５１の３。図面は別紙２参照）には，おおむね，次の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は，土盛体により切削されて元畦箇所に供給された畦塗り用の泥土を，回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体を改良した畦塗り機に関する（【０００１】）。
イ従来の技術
従来，走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と，この機枠に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体（整畦ドラム）とを備えた畦塗り機が周知である。そして，整畦ドラムの泥土を回転しながら元畦に塗りつけ回転しながら畦の内側面を修復する側面修復体は，円錐状の円弧面または円錐状の多段平面を有している（【０００２】）。
ウ発明が解決しようとする課題


上記従来の畦塗り機においては，整畦ドラムの側面修復体が円錐状の円弧面または円錐状の多段平面を有しており，しかも偏心回転しながら土盛体により供給された泥土を元畦に塗りつけて畦の内側面を修復するので，土盛体により切削されて元畦箇所に供給される泥土の状態によっては，所望の（十分な）元畦修復が行えない場合がある，という問題点があった。また，整畦ドラムは，円錐状の円弧面または円錐状の多段平面など有しているところから，その形状や製造上，作用等において改良すべき点があった。本発明は，上記の問題点を解決することを目的になされたものである（【０００３】）。
エ課題を解決するための手段
上記の目的を達成するために本発明は，以下の構成を特徴としている。Ａ．走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と，この機枠に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体とを有する畦塗り機であって，前記整畦体は，回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成した（【０００４】）。Ｂ．上記整畦ドラムの隣接する整畦板は相互に所定の重なりを有し，その重なり部分に垂直段部を形成した。
Ｃ．上記複数の整畦板を，複数の連結部材により連結して整畦ドラムを形成した
（【０００５】）
Ｄ．上記複数の連結部材を複数組のもので構成し，そのうちの少なくとも１組のものを整畦板に対し着脱可能とした（【０００６】）。
オ作用
上記Ａ．～Ｄ．の構成により本発明の畦塗り機における整畦体（整畦ドラム）は，以下の作用を行う。
(1)．回転しながら畦を形成する整畦ドラムは，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成することで，整畦ドラムは土盛体により供給された泥土を，回転しながら各段差部により間欠的に叩打し，泥土を固めながら元畦に塗りつけ，従来の整畦ドラムに比べ良好な畦を形成する（【０００７】）。(2)．整畦ドラムの隣接する整畦板は相互に所定の重なりを有し，その重なり部分に垂直段部を形成することで，土盛体により供給された泥土を，回転しながら各垂直段部により間欠的に叩打しながら泥土を固めて元畦に塗りつけ，良好な畦を形成でき，しかも整畦板の重なり部分により泥土が整畦ドラムの内面側に侵入するのを少なくする。
(3)．複数の整畦板を，複数の連結部材により連結して整畦ドラムを形成することで，整畦ドラムの製造が簡単になる（【０００８】）。(4)．複数の連結部材を複数組のもので構成し，そのうちの少なくとも１組のものを整畦板に対し着脱可能とすることで，整畦ドラムの製造が容易となると共に，整畦板が損傷した場合には，その部分の補修が容易に行える。(5)．複数組の連結部材のうちの少なくとも１組のものを，整畦板に対する固着位置を変更可能とすることで，整畦ドラムの製造が容易となり，整畦板が損傷した場合には補修が容易となる（【０００９】）。
カ発明の実施の形態
以下，本発明の実施の形態を添付の図面を参照して具体的に説明する。図１～図３において，符号１は図示しないトラクタの後部に設けられたトップリンク及び左右一対のロアリンクにより昇降可能に連結され，トラクタのＰＴＯ軸から動力を受けて土盛体５及びドラム状の整畦体６を回転駆動し，圃場において土盛体５により畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給し，該土盛体５により供給された泥土を整畦体６により元畦に塗りつけて元畦を修復する整畦作業を行う畦塗り機である。この畦塗り機１は，前記トップリンク及びロアリンクに連結されるトップマスト２及びロアリンク連結部３を，機枠４から前方に突出させた左右一対のヒッチフレーム１１に設け，土盛体５及びその後方に設けられる整畦体６は，機枠４により連結されて左右方向に配設されている（【００１０】）。土盛体５は，図示しないが，ロータリ軸（回転軸１４）の軸周に複数本の切削爪と土寄せ板を放射方向に装着すると共に，上側をカバーにより覆い，元畦の一部及び圃場の土壌を切削して元畦に対して畦状に盛り上げる周知のロータリ切削装置からなるものである。また，整畦体６は，図４以下に示すが，その第１の実施例のものは図４（ａ），（ｂ）に示すように，偏心回転しながら畦の内側面を形成する整畦ドラム１５の外周面に，回転中心から外周側に向けて，その回転方向に後退角を有して螺旋状に捻曲する複数（実施例では８枚）の整畦板１５ａを周方向に等間隔に形成し，各整畦板１５ａは，平面視でトロコイド曲線上の点が連続した曲面を有し，整畦ドラム１５は，偏心回転しながら各整畦板１５ａを順に泥土に接して畦の内側面を形成するものである。各整畦板１５ａは大きさの異なる２枚の正方形状の連結部材１５ｂ，１５ｃの各角部により相互（１枚置き）に溶接により連結して各整畦板１５ａの境界部分に段差部１５ｄを形成し，整畦ドラム１５の平面視外周縁を円形に形成している。上記２つの連結部材１５ｂ，１５ｃのうち少なくとも連結部材１５ｂは，整畦板１５ａに対して着脱可能の構成にしてもよいものである（【００１５】）。


上記整畦ドラム１５は，上記図４の第１実施例のように，回転中心の取付け基部に，平面視で内端側の幅が狭く，外端側の幅が次第に広くなる複数枚の整畦板１５ａの基端部を，隣接する整畦板１５ａが相互に所定の重なりを有するよう取付け，該整畦板１５ａの重なり部分に，図示しないが折返し部を設けて上下に固着し，前記重なり部分の隙間は内端側が狭く，外端側が広くなるよう，螺旋状の垂直段部を形成してもよいものである（【００２０】）。
図５（ａ），（ｂ）に示す第２実施例の整畦ドラム２４は，図４の第１実施例の整畦ドラム１５とは，上面修復体１６の回転中心と偏心して外周側に向けて，その回転方向後側をわずかに突出させて直線状の後退角を有して複数（８枚）の整畦板２４ａを周方向に等間隔に配設し，外周縁を非円形に形成したほかは，整畦ドラム１５と同様の構成を有している。即ち，整畦ドラム２４は，平面視で回転中心から先端側に向けて内端側の幅が狭く，外端側の幅が次第に広くなる直線状の側縁を有する８枚の整畦板２４ａを，回転方向後側をわずかに突出させて平面視外周縁が非円形になるように設け，各整畦板２４ａは，隣接する整畦板２４ａが相互に所定の重なり部分２４ｂを有するよう連結部材２４ｃ，２４ｄにより固着している。そして，各整畦板２４ａの重なり部分２４ｂに，垂直段部２４ｅを形成したものである（【００２１】）。
図６に示す第３実施例の整畦ドラム２５は，８枚の整畦板２５ａにより重なり部分２５ｂを有して形成されるドラムの内側に，４本の固定杆２５ｃを上面修復体１６の回転中心を通って放射方向に延びるようにして配設し，各固定杆２５ｃの両端部を，上面修復体１６を挟んで対向する整畦板２５ａ，２５ａにそれぞれ固着している。そして，各重なり部分２５ｂの回転方向後端部分に段部２５ｄを形成し，ドラムの外周縁は円形をなしている。図７に示す第４実施例の整畦ドラム２６は，図４の第１実施例の連結部材１５ｂ，１５ｃに代えてドラムの内側に８角形をなす１枚の個体板２６ｂを設けて，この固定板２６ｂの角部を各整畦板２６ａに固着し，上面修復体１６のボス部に取付けている。そして，各整畦板２６ａの境界部分に螺旋状の垂直段部２６ｃを形成している（【００２２】）。さらに，図８（ａ），（ｂ）に示す第５実施例の整畦ドラム２７は，図５の第２実施例における整畦ドラム２４の連結部材２４ｃ，２４ｄに代えて，整畦ドラム２７のドラムの内側において，各整畦板２７ａの重なり部分２７ｂに沿って設けた２つの連結片２７ｃ，２７ｃにより固着している。そして，各整畦板２７ａの境界部分に直線状の垂直段部２７ｄを形成したものである。また，図９に示す第６実施例の整畦ドラム２８は，図４の第１実施例の連結部材１５ｂ，１５ｃに相当する連結部材２８ｂ，２８ｄのうちの連結部材２８ｂに，整畦板２８ａへの固着位置（角部）に着脱可能の取付け部２８ｃを設けている。そして，取付け部２８ｃにより固着された整畦板２８ａが損傷して，交換したり，補修したりする場合に取付け部２８ｃを着脱するようにしている。また，この取付け部２８ｃは整畦板に対する固着位置を変更可能であり，任意の整畦板２８ａに固着できる（【００２３】）。
キ発明の効果
以上説明したように本発明の畦塗り機の整畦ドラムによれば，請求項１～５の構成により以下の作用効果を奏することができる（【００２８】）。(1)．整畦体は，回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成したので，整畦ドラムは土盛体により供給された泥土を，回転しながら各段差部により間欠的に叩打し，泥土を固めながら元畦に塗りつけ，従来の整畦ドラムに比べ良好な畦を形成することができる。特に，土盛体により供給される泥土の土質が悪い場合や含水率が適当でない場合でも，良好な畦を形成することができる（【００２９】）。
(2)．整畦ドラムの隣接する整畦板は相互に所定の重なりを有し，その重なり部分に垂直段部を形成したので，土盛体により供給された泥土を，回転しながら各垂直段部により間欠的に叩打しながら泥土を固めて元畦に塗りつけ，良好な畦を形成することができる。しかも整畦板の重なり部分により泥土が整畦ドラムの内面側に侵入するのを少なくすることができる（【００３０】）。(3)．複数の整畦板を，複数の連結部材により連結して整畦ドラムを形成したので，複雑な形状の整畦ドラムであっても容易に製造することができる。(4)．複数の連結部材を複数組のもので構成し，そのうちの少なくとも１組のものを整畦板に対し着脱可能としたので，複雑な形状の整畦ドラムの製造が容易となると共に，整畦板が損傷した場合には，その部分の補修や交換を容易に行うことができる（【００３１】）。
(5)．複数組の連結部材のうちの少なくとも１組のものを，整畦板に対する固着位置を変更可能としたので，複雑な形状の整畦ドラムでも製造が容易となり，整畦板が損傷した場合に，整畦板の補修や交換を容易に行うことができる（【００３２】）。
(2)本件訂正発明の特徴
前記(1)の記載によれば，本件訂正発明の特徴は，以下のとおりのものと認められる。
ア本件訂正発明は，土盛体により切削されて元畦箇所に供給された畦塗り用の泥土を，回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体を改良した畦塗り機に関する（【０００１】）。


イ従来の畦塗り機においては，整畦ドラムの側面修復体が円錐状の円弧面又は円錐状の多段平面を有しており，しかも偏心回転しながら土盛体により供給された泥土を元畦に塗りつけて畦の内側面を修復するので，土盛体により切削されて元畦箇所に供給される泥土の状態によっては，所望の（十分な）元畦修復が行えない場合がある，という問題点があった。また，整畦ドラムは，円錐状の円弧面又は円錐状の多段平面など有しているところから，その形状や製造上，作用等において改良すべき点があった（【０００２】，【０００３】）。
ウそこで，本件訂正発明は，上記問題点を解決するために，走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と，この機枠に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体とを有する畦塗り機であって，前記整畦体は，回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成し，また，複数の整畦板を，連結部材により連結して整畦ドラムを形成した（【０００４】，【０００５】）。
エさらに，本件訂正発明においては，隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の回転方向後側の側縁が直線状であり，前記連結部材は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しないように構成することが追加して特定された（前記第２の２(2)）。
オそうすることで，整畦体は，回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成したので，整畦ドラムは土盛体により供給された泥土を，回転しながら各段差部により間欠的に叩打し，泥土を固めながら元畦に塗りつけ，従来の整畦ドラムに比べ良好な畦を形成することができる。特に，土盛体により供給される泥土の土質が悪い場合や含水率が適当でない場合でも，良好な畦を形成することができ，また，複数の整畦板を，複数の連結部材により連結して整畦ドラムを形成したので，複雑な形状の整畦ドラムであっても容易に製造することができる（【０００７】，【０００８】，【００２９】，【００３１】）。
２取消事由１（実質的拡張変更の有無に係る認定判断の誤り）について
(1)本件訂正の内容
本件訂正前の特許請求の範囲請求項１の記載は，前記第２の２(1)のとおりである。本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，前記第２の２(2)のとおりである。本件訂正は，「整畦板を連結部材で相互に連結して」を「隣接する整畦板の境界部分に沿って設けられた連結部材で前記隣接する整畦板を相互に連結することにより，一体の前記整畦ドラムが構成され」に訂正することを含むものであるところ，上記の本件訂正事項１は，「連結部材」や「整畦ドラム」の内容を減縮するものであって，実質上特許請求の範囲を拡張し，変更するものとはいえない。
(2)原告の主張について
ア原告は，本件明細書においては，各実施例ごとに整畦板を連結する部材の名称を使い分けていること，本件補正書と同時に提出された拒絶査定不服審判請求書における「この補正は，図面に記載している図４及び図５の実施形態をクレームアップすることを主として意図したものです」との記載からすれば，本件補正によって，「連結部材」は，図４及び図５の「連結部材」に限定され，それ以外の実施形態について権利付与の請求放棄が表明されたと主張する。
(ア)本件補正の経緯について
ａ出願時の特許請求の範囲は，以下のとおりである（甲１８）。【請求項１】走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と，この機枠に回転自在に設けられ，畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と，この土盛体の後方に位置して，前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて，元畦を修復するドラム状の整畦体とを有する畦塗り機であって，／前記整畦体は，回転しながら畦を形成する整畦ドラムを，回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し，各整畦板を相互に連結して各整畦板の境界部分に段差部を形成したことを特徴とする畦塗り機。【請求項２】上記整畦ドラムの隣接する整畦板は相互に所定の重なりを有し，その重なり部分に垂直段部を形成したことを特徴とする請求項１記載の畦塗り機。【請求項３】上記複数の整畦板を，複数の連結部材により連結して整畦ドラムを形成したことを特徴とする請求項１又は２記載の畦塗り機。【請求項４】上記複数の連結部材を複数組のもので構成し，そのうちの少なくとも１組のものを整畦板に対し着脱可能としたことを特徴とする請求項１，２又は３記載の畦塗り機。
【請求項５】上記複数組の連結部材のうちの少なくとも１組のものを，整畦板に対する固着位置を変更可能としたことを特徴とする請求項１，２，３又は４記載の畦塗り機。
ｂ平成２３年５月３０日付け拒絶理由通知書（甲２２）において，請求項１ないし５は，特開２００１－０９５３０７号公報（甲２３）に記載された発明であり，又はこれから容易に想到することができたとして，特許法２９条１項３号又は同条２項に当たる，請求項５は同法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない，などという内容の拒絶理由が通知された。
ｃ平成２３年７月６日付手続補正書（甲１９）によって補正された後の特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである。なお，下線部は，補正された箇所を示す（以下同じ）。