以下のとおり，被告各製品は，原告各製品と競合するものではない。(a)原告製品TOURSTAGE   X-01と被告製品①，②，⑥，⑦につき原判決は，TOURSTAGEX-01は被告製品①，②，⑥，⑦の価格帯を超えているが，前者は希望小売価格であり後者はオープン価格であるため単純な価格比較はできないこと，及び両者が雑誌（甲５０添付のもの）において性能が類似する製品として紹介されていることを根拠として，競合関係を肯定している。
しかし，甲５０添付の雑誌において，明確に，被告製品①の価格が６３００円（１個当たり５２５円），TOURSTAGEX-01の価格が７５６０円（１個当たり６３０円）と記載されており，かかる価格情報に基づきゴルフボールの販売価格が決定されることは明らかであるから，オープン価格と小売価格の相違をもって単純な価格の比較はできないとする原判決は誤りである。
原被告製品が性能が類似する製品として雑誌に紹介されているという点についても，被告製品⑥とTOURSTAGEX-01   を掲載した雑誌（甲   ５０）   には，   多数の   ゴルフ   ボール   の中に   被告製   品⑥とTOURSTAGEX-01が含まれているにすぎず，また，被告製品⑥とTOURSTAGEX-01の性能が類似する旨の記載はない。さらに，別の雑誌の記事（乙１１１）において，被告製品⑥がスピン系ボールに分類され，TOURSTAGEX-01がディスタンス系ボールに分類されていることからも明らかなように，あるボールがスピン系，ディスタンス系のいずれに分類されるかについて，客観的な基準は存在しないのであるから，ゴルフボールの比較記事は到底信用できるものではない。
また，被告製品②及び⑦は，スピン性能を低下させて飛距離をアップさせた点において，それぞれ被告製品①及び⑥と性能が異なる（乙１１２）ところ，原判決で認定した雑誌の記事には，被告製品②及び⑦とTOURSTAGEX-01   との性能の対比については何ら記載がなく，TOURSTAGEX-01が被告製品②，⑦と競合するとの原判決の認定は，何ら証拠に基づかないものであって，誤りである。したがって，TOURSTAGEX-01が被告製品①，②，⑥，⑦と競合する商品でないことは明らかであり，原判決の認定は明白に誤りである。
また，一審被告のPROV1   シリーズと，一審原告のTOURSTAGEシリーズが最高級品質であることを示す証拠は全くなく，TOURSTAGEX-01の価格帯がPRO   V1の価格帯を超えていることは，原判決が認定するとおりであるから，「両者が競合品とみられていることは，ゴルフ業界では常識である」との一審原告の主張は，単なる願望にすぎず，失当である。
このほか，カタログ（乙１１２）に「この他社ボールをお使いなら，まずはワントライ！」と記載されていることと，ゴルフボールが競合品であることとは無関係である。
(b)原告製品PRECEPT   LADY，PRECEPTLADDIEと被告製品⑤，⑩につき原判決は，「PRECEPTLADY及び   PRECEPTLADDIEは，被告製品⑤，⑩と需要の競合関係が存在し，市場において競合する製品に該当するものと認められる」と認定するが，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE及び被告製品⑤，⑩の価格差が１００円以内であったとしても，単価が２００円程度のいわゆる低価格帯のゴルフボールにおいては，１００円の価格差は非常に大きいものである。現に，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIEの価格は，被告製品⑤の約１．５倍となっているのであり，市場において競合する商品とはいえない。
また，原判決は，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE   及び被告製品⑤，⑩はいずれも女性のユーザー層を対象とした製品であると認定するが，一審原告のPRECEPTシリーズは，女性のユーザー層を対象とするのに対し，被告製品⑤，⑩は女性のユーザー層を対象としていない（乙１０５，１０７）ため，両者が競合することはあり得ず，原判決の上記認定は事実誤認である。
この点につき，一審原告は，「原告製品の中では，PRECEPTシリーズが，コンセプト面・価格面で，最も被告製品⑤，⑩（DTSoLoシリーズ）に近いことに変わりはない」旨主張するが，上記主張は，被告製品⑤，⑩と市場で競合する原告製品が必ず存在することを前提としており，失当である。一審被告は，被告製品⑤，⑩と市場で競合する原告製品が存在せず，被告製品⑤，⑩の販売を逸失利益の算定根拠に用いることができない旨主張するものである。このほか，ゴルフ白書（乙１０５，１０７）の「対象ゴルファー属性」の「レベル」の欄において，PRECEPTのメインターゲットが「中級者」となっているのに対し，被告製品⑤，⑩「DTSoLoシリーズ」のメインターゲットが「初級者」となっており，両者のメインターゲットが異なるから，やはり市場において競合する製品とはなり得ない。
(c)原告製品TOURSTAGE   UXと被告製品⑪につき原判決は，被告製品⑪とTOURSTAGEUX   とが，市場で競合する製品であると認定する。しかし，原判決は，被告製品⑤，⑩とPRECEPTLADY及びPRECEPT   LADDIEについて，価格差が１００円以内であるにもかかわらず，別の価格帯に属すると認定する一方で，被告製品⑪の価格とTOURSTAGEUX   については，価格差は約１３０円と大きいにもかかわらず，同じ価格帯であると認定している。被告製品⑪とTOURSTAGEUX   の単価を単純に比較すれば，その差は約１３０円と大きいのであるから，これらが市場において競合する製品といえないことは明白であり，原判決で認定された「価格帯」は，恣意的に定められたものであって失当である。
なお，原判決は，上記競合関係を認定するに当たり，価格差のみを考慮しているのであって，競合関係を肯定する理由付けの１つとして認定しているものではない。
また，一審原告が特許権侵害を主張する２００３年（平成１５年）には，既に被告製品⑪とTOURSTAGEUX   との間に１３０円もの価格差が生じていたものであり，同年になって被告製品⑪の価格が下がったのが事実であるとしても，一審原告は，同年以降に，被告製品⑪の価格が２００２年（平成１４年）の水準に戻ったことを何ら主張立証しておらず，「TOURSTAGEUXと価格差が１３０円というのは一時的でイレギュラーなもの」という一審原告の主張は失当である。
(d)原告製品PRECEPT   LADDIE，PRECEPTLADY及び   PRECEPTMCLADY
と被告製品③，④，⑧，⑨につき


原判決は，「価格帯が共通のゴルフボールに対して向けられる需要は競合するものといえるから，価格帯が共通の製品は市場において競合する製品に当たるものと解される。」とした上で，被告製品③，④に競合する原告製品がNEWING（価格■■■円）であると認定している。しかし，原判決は，被告製品③，④に対応する製品の単位数量当たりの利益額を認定する上で，NEWINGと価格が共通するPRECEPTLADDIE（価格■■■円）及びPRECEPT   LADY（価格■■■円）は除外している。
同様に，原判決は，被告製品⑧，⑨に競合する原告製品が，NEWING（価格：■■■円）であると認定する一方で，価格帯が共通するPRECEPTMCLADY   及びPRECEPTLADDIE（平成１５年），並びに   PRECEPTLADY及びPRECEPT   LADDIE（平成１６，１７年）については，対象から除外している。
原判決において，「価格帯が共通の製品は市場において競合する製品に当たるものと解される。」と判示している以上，被告製品③，④，⑧，⑨に対応する原告製品の「単位数量当たりの利益額」を認定するに当たっては，これらNEWING，PRECEPTLADDIE   及びPRECEPTLADY（PRECEPTMCLADY）も対象に含まれるべきであり，これら３製品の「単位あたり利益（－２５％）」（荒川計算鑑定）の平均値を，被告製品③，④，⑧，⑨に対応する原告製品の「単位数量当たりの利益額」とすべきである。
(e)甲５１の別紙の信用性はない
甲５１（ブリヂストンスポーツ株式会社知的財産室長の平成２０年１２月２２日付け報告書）の別紙２，４の表は，どのような基礎データ（店舗数，店舗種類等）に基づいて，累計販売金額及び累計販売数量を算出したのかが明らかではない上，同じゴルフボールに対して複数のデータが記載されており，しかも，これら複数のデータにおける「AveragePrice」が異なっている。このように，甲５１別紙２，４のデータは信頼性がないことが明白であるから，かかる甲５１別紙２，４の記載に基づいて展開される一審原告の主張は理由がない。
ｂ荒川計算鑑定の数値の信用性は低い
原判決は，荒川計算鑑定の「単位数量当たりの利益」の基準額に基づいて損害賠償額を算定している。
しかし，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■このように，単位数量当たりの利益額は，同鑑定書の別表１の「－２５％」の欄に記載の金額の限度しか立証されていないから，「－２５％」の欄記載の金額を基準に算出すべきである。
ｃ本件特許の寄与率を考慮すべきである
(a)本件特許の重要性は低い
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また，（一審被告が出願したゴルフボールに関する）特許明細書において，ＰＣＴＰが好ましい例として記載されているからといって，ゴルフボールの飛び性能に関して，従来例の硫黄化合物と比較してＰＣＴＰが特に優れた効果を有することは何ら記載されていないのであるから，「ＰＣＴＰが飛び性能に関して優れている」との一審原告の主張は失当である。
しかも，例えば，PRECEPTLADYには，米国におけるパテントマーキングから少なくとも，対応する日本の特許権が６件使用され（乙９０），PRECEPTMCLADY   には，少なくとも７件の一審原告の特許権が実施されていた（乙９２）ように，原告製品には，本件特許以外にも多数の一審原告の特許権が使用されている。
(b)寄与率
原判決は，単位数量当たりの利益額の算定に当たって，寄与率は考慮すべきではないと判示するが，本件のような，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■は，本件特許権によりもたらされたものでないことが明らかであり，本件特許権の寄与率を考慮しない限り，適切な「単位数量当たりの利益」を算定できないことは明白である。
なお，一審原告自らが，製品カタログ（乙１１６，１１７）において，ゴルフボールの「コアテクノロジー」「カバーテクノロジー」「ディンプルテクノロジー」の各特徴を並列的に記載しており，「ゴルフボールの芯球は，正に最終製品の最重要の核」という一審原告の主張は失当である。また，本件訂正発明の作用効果である飛び性能が「ボール初速度」を意味することは，本件明細書から明らかであるところ，上記製品カタログにおいて，飛びのメカニズムとして，ボール初速のほかに，スピン，打ち出し角，ディンプルが並列的に記載されているとおり，飛び性能（初速度）が「最も重要な性能」とする一審原告の主張は誤りである。
また，侵害に係る特許発明以外の技術が製品に寄与しており，これらの技術の寄与が無視できない場合には，「単位数量当たりの利益」を算定するに当たり，当該特許発明が寄与している割合を考慮するのが，損害論の実質的な妥当性を図るという観点から合理性があり，この点は，特許法１０２条１項においても妥当するものである。
そして，同項の適用に当たり，寄与度を考慮して減額した裁判例は多数存在する（知財高裁平成１７年９月２９日判決，東京地裁平成１４年３月１９日判決，大阪地裁平成１２年９月２６日判決，東京高裁平成１１年６月１５日判決）。
(ｳ)一審原告の実施能力
原判決は，「荒川計算鑑定の結果によれば，原告は，前記アの被告各製品の販売数量の全部について原告各製品を製造販売する能力（供給能力）を有していたものと認められる。」（８７頁１４行～１６行）と判示するが，失当である。


荒川計算鑑定は，単に，設備ライン数を確認しただけであり（同鑑定書８頁），実施能力の存在することを鑑定したものではない。
(ｴ)本件においてそもそも損害は発生していない
ａマーケットシェア
一審被告は，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰを添加したゴルフボールの販売を２００６年（平成１８年）２月で打ち切っており，２００７年（平成１９年）は本件訂正発明と全く関係のないゴルフボールが販売されていたものである。
２００３年（平成１５年）～２００７年（平成１９年）の比較において，一審原告が侵害を主張していないゴルフボールのみが販売されていた２００７年（平成１９年）において，一審被告が最高のシェアを示し，一審原告が最低のシェアを示している。このように，本件訂正発明の使用の有無は，一審原告，一審被告のシェアに全く影響を与えておらず，一審原告には逸失利益が生じる余地がない。また，一審原告及び一審被告を除いたシェア（他社のシェア）は，被擬侵害品のゴルフボールが販売された前後の期間を含め，ほとんど変わっていないのであり，一審原告及び一審被告のシェアの推移と，競合会社の販売状況とが無関係であることは明らかである。そして，特許法１０２条１項は，被告の侵害行為があった場合となかった場合の原告の財産状態の差を問題として，これを計算する規定であり，一審原告の財産状態の差を算出するためには，侵害製品や特許実施品以外の製品も含めたゴルフボール全体のシェアを考慮することが合理的である。
ｂＰＣＴＰの有無によってゴルフボールの性能は変わらない実験結果（乙６８）が示すとおり，米国において販売されていたＰｒｏＶ１（ＰＣＴＰを含んでいるゴルフボール，黒の弾道）と日本のＰｒｏＶ１（ＰＣＴＰを含んでいないゴルフボール，赤の弾道）の弾道経路は重なっており，同一の飛行性能を示している。このように，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰの使用の有無にかかわらず，一審被告のゴルフボールの飛行性能は同一であり，これにより，一審原告，一審被告のゴルフボールの販売，利益の多寡に全く影響を与えていないことは明白である。
ｃ本件において，一審原告に損害は発生していない以上のとおり，本件訂正発明の使用の有無により，一審原告の逸失利益に全く影響を与えていないのであるから，特許法１０２条１項の適用の前提を欠くと考えるべきであり，このような場合に，特許法１０２条１項の適用を認めると，原判決のような過大な逸失利益が算定されてしまい，かかる不合理は明らかである。
なお，特許権が登録要件として新規性，進歩性等を課していることと，逸失利益が生じるかどうかは無関係である。本件のように，特許権の実施品が販売されたとしても，ユーザーには全く告知されず，製品の性能にも何らの影響も与えない場合には，仮に特許権侵害があったとしても，逸失利益の存在を全く観念できない。
(ｵ)「侵害の行為がなければ販売することができた物」は侵害に係る特許
発明の実施品であることを要する
原判決は，特許法１０２条１項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは，その文理上，特許発明の実施品に限定されるものではなく，市場において侵害品（侵害行為を組成した物）と代替可能性のある権利者（特許権者又は専用実施権者）の製品，すなわち，市場において侵害品と競合する権利者の製品であれば足りると判示する。しかし，複数の裁判例（東京地裁平成１４年３月１９日判決等）や学説（乙７６）において，特許法１０２条１項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは，侵害された特許権に係る特許発明の実施品であることを要すると解されている。
以上からすれば，本件に特許法１０２条１項の適用があるといえるためには，原告各製品が本件特許を実施したものでなければならないはずであるところ，本件では，原告各製品が本件特許の実施品であると直ちに認めることはできないから，特許法１０２条１項の適用は否定されなければならない。
(ｶ)特許法１０２条１項ただし書に関し
ａ特許法１０２条１項ただし書に関して前提とすべきマーケット原判決の認定するマーケットシェアは，本件訴訟の対象である原告各製品ではなく，一審原告の全製品に係るものであり，特許法１０２条１項ただし書において考慮すべきマーケットシェアではない。特許法１０２条１項は，侵害者が侵害行為を組成した物を譲渡した場合に，その数量を特許権者が「侵害の行為がなければ販売することができた」とみなして，損害額を算定することを認めた規定であるから，当該数量の全部又は一部を特許権者が販売することができないとする事情として特許権者の製品のマーケットシェアを考慮するに当たっては，「侵害の行為がなければ販売することができた物」のマーケットシェアのみを考慮すべきである。
以上を基に原判決の妥当性を検討すると，まず，原判決が「侵害の行為がなければ販売することができた物」と認定した５種類の原告各製品のシェアは非常に小さく，最もシェアが高いNEWINGでも６～７％程度にすぎず，上記５種類の原告各製品のシェアの合計値は，平成１５年から平成１８年にかけて，平均で１１％にも満たないから，一審原告が原告各製品を販売することができないとする事情が存したのは被告各製品の譲渡数量のうち６０％に相当する数量にとどまるとした原判決の判断は誤りであり，一審原告が「侵害の行為がなければ販売することができた物」の数量は，被告各製品の譲渡数量の約１１％を上回るものではない。
ｂ本件訂正発明の有無は需要者の動機付けとなり得ないそもそも，原判決が認定するように，一般のユーザーがゴルフボールの性能を発揮する原因となるゴルフボールを構成する具体的な成分等については特段の関心を抱いていないならば，正に本件特許権がユーザーの購買の動機付けに全く寄与していないことは明白であり，「販売することができないとする事情」として考慮するのは当然である。
一審原告，一審被告のシェアの推移からも明らかなとおり，本件特許は，ユーザーの購買の動機付けに全く寄与していない。なお，原判決は「被告作成の製品カタログ（甲４３）では，・・・本件訂正発明と同様の効果である飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げており，このセールスポイントがユーザーが上記各製品を購買する動機付けの一つとなっているといえる」（８９頁下５行～９０頁３行）と判示するが，特許法１０２条１項ただし書の適用において無意味な認定判断である。


前述のとおり，米国において販売されていたProV1（ＰＣＴＰを含むゴルフボール，黒の弾道）と日本のProV1（ＰＣＴＰを含まないゴルフボール，赤の弾道）の飛行性能に全く相違はなく，被告各製品のカタログの記載は，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰの使用とは全く関係がない。
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ｄ本件訂正発明の範囲は極めて限定的である
本件特許は，「・・・チオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」という設定登録時の特許請求の範囲が，２度にわたる訂正を経て，「・・・ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」という極めて狭い範囲に減縮されたことにより特許性が維持されている。同事実は，「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」という特定の添加剤以外の「チオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」という公知技術を用いることによって，本件訂正発明の「飛び性能のさらなる向上」という効果を達成できることを意味し，これにより，本件特許が飛行性能の向上に果たす役割が微小であることが示されている。
ｅ本件訂正発明には公知例に比して同等以下の効果しか存しない一審被告が行った，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰと公知の添加剤との比較実験（乙４７）によれば，ＰＣＴＰの添加により達成される「飛び性能の更なる向上」という効果は，公知例（ＤＰＴＴ等の公知の添加剤を加えて製造したゴルフボール）が示す効果と同等又はそれ以下にすぎないことが判明している。
したがって，本件訂正発明がゴルフボールの飛行性能という点において顕著な効果を有しているということはできない。
ｆ設計変更は極めて容易である
一審被告は，平成１８年１月に一審原告による仮処分申立書の送達を受けてから，直ちにＰＣＴＰを使用したゴルフボールの製造を中止し，わずか２か月でこれを全く使用しないゴルフボールの販売を開始している。これは，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰを使用したゴルフボールの設計変更が極めて容易であったこと，しかも本件訂正発明と同等又はそれ以上の飛行性能の効果を奏し，かつ，容易に実施できる代替技術が存在していたことを意味する。


加えて，一審原告自身も，原告各製品において本件特許を全くあるいはほとんど実施しておらず，以上からすれば，本件特許は，代替技術が存し，設計変更が極めて容易な技術に関するものにすぎず，ＰＣＴＰの使用は当該ゴルフボールに要求される飛行性能を達成するにあたって重要な役割を果たしていなかったものである。
ｇ原判決のその他の誤り
(a)一審原告は，一審被告の譲渡数量のうち４０％に相当する数量の
ボールを販売することはできなかった
原告各製品のうち，少なくともTourstageUX   及びPreceptシリーズについては，一審被告の譲渡数量のうち４０％に相当する数量を販売することができなかったのは明らかであり，原判決の逸失利益の算定は明らかに誤っている。
例えば，原判決は，一審原告が平成１５年上期に約■■■■■ダースに相当するTourstageUX   を販売することができたと認定したことになるが，荒川計算鑑定書の別表Ｂ２－１によれば，平成１５年上期のTourstageUX   の販売数量は■■■■■ダースにすぎない。すなわち，原判決は，一審被告によるゴルフボールの販売がなければ一審原告のTourstageUX   の販売量が約■■■倍になっていたと認定していることになる。同様に，原判決は，一審被告によるゴルフボールの販売がなければ，平成１５年下期にTourstageUX   の販売量が約■■■倍に，平成１７年上期にPreceptシリーズの販売量が約■■■倍に，平成１７年下期にPreceptシリーズの販売量が約■■■倍に，それぞれなっていたと認定したことになるが，このような販売数量の増加は，被告各製品の販売だけで合理的に説明できるものではなく，被告各製品の譲渡数量のうち４０％もの高率で販売できたというのはあり得ない数字であり，原判決の逸失利益の算定は明らかに誤っている。
(b)被告製品カタログの認定の誤り
甲４３は，２００６年（平成１８年）の被告製品のカタログであるから，原判決が，「被告作成の平成１６年の製品カタログ（甲４３）には・・」と認定したのが事実誤認であることは明らかである。以上からすれば，甲４３上の記載は，２００６年（平成１８年）時点における旧モデルである２００５年（平成１７年）モデルの「PROV1」「PROV1x」「NXT   TOUR」「NXT」「DTSoLo」（原判決別紙物件目録①～⑤）との比較において，飛距離が伸びていることを示すものであり，２００５年（平成１７年）モデルの上記ゴルフボールは，本件訂正発明を使用しているものとされている。したがって，甲４３の「飛距離をさらにアップ」等の記載は，本件訂正発明の効果ではあり得ず，原判決は，本件訂正発明の効果とは全く無関係な効果を本件訂正発明の効果と誤解して審理判断したものであり，失当である。
(c)市場占有率には大きな変動がある
平成１５年以降の一審原告及び一審被告の市場占有率については，被擬侵害品の販売を行っていた平成１５年ないし平成１７年と比べると，被擬侵害品の販売をほとんど行っていない平成１８年，全く行っていない平成１９年及び平成２０年において，一審原告のシェアが大きく減少し，一審被告のシェアが大きく増加しており，「平成１５年から平成１９年までの間の原告及び被告の上記市場占有率には大きな変動が見られない」とする原判決の認定は誤りである。
(d)一審被告のブランド力が考慮されていない
原判決は，ユーザがゴルフボールを選択する際，ゴルフボールの性能（飛距離性能，スピン性能等）を重視する傾向にあると認定するが，被告各製品は，高性能・高品質であることはもちろん，世界のトッププロ選手による使用率，及びツアーでの勝率がＮｏ．１であることを強調することで，世界Ｎｏ．１と評される高いブランド力を有するに至っている（乙７７）。原判決においては，このような被告各製品の高いブランド力を考慮することなく「販売することができないとする事情」が認定されており，誤りである。なお，知財高裁平成１８年９月２５日判決においても，「販売することができないとする事情」を認定するに当たり，「競合品・代替品の存在（マーケットシェア）」と「ブランド及び販売力」とが別個の考慮要素として認定されている。
イ特許法１０２条３項に関し
(ｱ)実施料率を定める際に考慮すべき事項
原判決は，「被告が主張する本件訂正発明の内容，他の構成の代替可能性，本件訂正発明の寄与度，一審被告の高いブランド力，営業努力については，本件訂正発明の実施料率を低く評価すべき事情に当たるものと認めることはできない」（９７頁５行～８行）と判示するが，東京地裁平成１９年１２月１４日判決や東京地裁平成１１年１１月４日判決の判示内容からすれば，上記各事情につき，いずれも実施料率減額の要素として考慮すべきである。
(ｲ)本件での適正な実施料率


原判決は，甲５５（発明協会「実施料率」）の記載及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件訂正発明の実施料率は，売上高の５％と認めるのが相当であると判示するが，ゴルフボールは，「最先端の科学技術がぎっしり詰まった特許の塊」（乙７６）であり，実際，一審原告が侵害を主張している平成１５年～平成１８年２月までに，一審原告が保有していた特許権だけで２３３件も存在している。このように多数な特許権で構成されるゴルフボールは，一般のゴム製品とは全く異なるものであり，発明協会の「実施料率」に単純に依拠するだけでは失当である。なお，甲５５に「イニシャル無しの実施料率が８％以上のケースはすべて履物（サンダル，スリッパ，スポーツシューズ等）の商標であった。」（２１７頁）と記載されるとおり，実施料率が高いケースは本件とは全く無関係である。原判決は，このような本件とは無関係の商標案件をも考慮して実施料率を認定したものであり，誤りである。また，原判決は，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■と判示する。しかし，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■，原判決の認定は失当である。また，本件のように，許諾例がある場合には，発明協会の「実施料率」というゴム製品全体の業界相場に依拠すべきではなく，許諾例を前提に実施料率を算出すべきである。
(ｳ)特許法１０２条１項ただし書と同条３項は重畳適用されない
ａ最低限度の保障
一審原告は，特許法１０２条３項は，最低限度の損害額を保証したものであり，同条１項ただし書で控除された分に関しては，当然に同条３項が適用されると主張する。
しかし，最低限度の損害額の保証とは，実施料相当額よりも「多くの損害があったことを立証してその賠償を受けることを妨げるものではない」ことを意味するにすぎず，同条１項の逸失利益に加えて実施料相当額の賠償を認めるものではなく，一審原告の主張は失当である。
ｂ算定方法の相違
一審原告は，前提を異にする算定方式であるからといって，特許法１０２条１項ただし書で控除された譲渡数量分に関して同条３項の実施料相当額の損害賠償請求を否定する根拠とはならないとする。しかし，同条１項は，被告の侵害行為があった場合となかった場合の原告の財産状態の差を問題とし，これを計算する以上，これに加えて同条３項の損賠賠償が認められる余地はない。
ｃ別個の損害を請求するものではない
一審原告は，特許法１０２条３項の損害賠償を認めても，これは同条１項で算定される損害とは別個のものであり，逸失利益以上の損害の填補を受けることを認めるものではないと主張する。しかし，前述のとおり，同条１項は，被告の侵害行為があった場合となかった場合の原告の財産状態の差を問題とし，これを計算する以上，これに加えて同条３項の損賠賠償を認めると，原判決が認めるとおり，逸失利益以上の損害の填補を認めることになり失当である。
ウ弁護士費用に関し
原判決は，本件事案の性質・内容，本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば，一審被告の本件特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は５０００万円であると認定するが，このような過大な弁護士費用が認定される根拠は存在しない。本件訴訟が長期に及んだのは，本件提訴後，一審原告が２度にわたり訂正請求を行い，ようやく特許性が維持できたことによるもので，一審被告の行為に基づく相当因果関係の範囲内の損害とは到底いえない。
２当審における被控訴人（一審原告）の主張
(1)被告各製品は第２次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するアそもそも，本件特許の明細書には，ＰＣＴＰ等を添加することによりゴルフボールの飛び性能が向上することが記載されているだけで，どのようなメカニズムで飛び性能が向上しているのかを明確に分析することが困難であるので，メカニズムについては記載されていない。飛び性能向上という作用効果のうち，乙３（引用例）と同一のメカニズムによる作用効果，すなわち，「α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の共架橋に際して生じるグラフト鎖の長さを調節する事により，適度の硬さと耐久性を付与しながら，同時に反発性能を著しく向上させる」ものだけは除外する，などという意図のもとに出願人（一審原告）が上記補正を行ったはずはなく，審査官もそのような理解をするはずがない。
イ一審被告は，原判決が甲１９（ファインケミカル事典），甲３０（便覧ゴム・プラスチック配合薬品）の知見を前提に意見書の主張内容を検討しており，第三者の信頼保護の観点からの検討を一切行っていない旨主張する。
しかし，原判決は，本件意見書（乙６）の記載内容を，これに接する第三者の視点から客観的に検討して，正しく認定した上で，甲１９，甲３０に言及している。甲１９，甲３０の知見は，その当時の技術水準を示すものであり，これを考慮することは第三者の信頼保護にも資するものであるから，甲１９，甲３０の知見を踏まえて本件意見書（乙６）の内容を検討することに問題はない。
ウ一審被告は，原判決は①構成要件Ｄに乙３のＤＰＴＴと並んで代表的な加硫促進剤とされるジメチルジチオカルバミン酸亜鉛が含まれていること，②ＰＣＴＰに関しても加硫促進剤として添加される場合があること（乙４１，乙４２）を完全に看過して判断しており，失当である旨主張する。


(ｱ)しかし，まず上記①については，ジチオカルボン酸（塩）とジチオカルバミン酸（塩）はＣＳＳＨ基を共通に含むものの，ＣＳＳＨ基にアミノ基（Ｒ２Ｎ）が隣接するチオカルバミン酸（塩）類は，チオカルボン酸（塩）類とは異なる化合物群として当業者に認識されており（甲４１），ジチオカルバミン酸（塩）に属するジメチルジチオカルバミン酸亜鉛は，チオカルボン酸の金属塩という概念に包含されるものではない。実際，国際特許分類等において，チオカルボン酸（塩）類とチオカルバミン酸（塩）類は対等（並列）の関係で分類されており（甲３８参照），同事実は，チオカルボン酸（塩）類とチオカルバミン酸（塩）類が別分類に属し，当業者が「チオカルボン酸類」にチオカルバミン酸やその塩を包含するとは理解しないことを示している（甲３８～甲４０）。また，有機化学の基本的文献（甲４１参考資料１）によれば，カルボン酸は，カルボキシル基（ＣＯＯＨ）に水素又はアルキル基，あるいはアリール基が結合しているもの（９０７頁），カルバミン酸Ｈ２ＮＣＯＯＨのＣＯＯＨ部分は，直接アミノ基Ｈ２Ｎに結合し，水素，アルキル基，又はアリール基とは結合していないもの（９８６頁）として説明されており，一般的なカルボン酸の具体的化合物の一覧（甲４１参考資料１・９１０頁「表１９．１」）にもカルバミン酸は含まれていない。このほか，独立行政法人製品評価技術基盤機構（Ｎｉｔｅ）のホームページ（甲３９）では，チオカルボン酸とチオカルバミン酸とは別に分類されており，「化合物の辞典」（甲４０）でも，チオカルボン酸とチオカルバミン酸は別分類のものとして併記され，チオカルボン酸はカルボン酸Ｒ－ＣＯＯＨのＯをＳで置換した化合物の総称（５５８頁），チオカルバミン酸はカルバミン酸Ｈ２Ｎ－ＣＯＯＨのＯ原子をＳ原子で置換した化合物（５５９頁）と定義されている。
以上からすれば，当業者は，カルボン酸とカルバミン酸とは，構造のみならず特性も異なった別個のカテゴリーに属する化合物であると理解することは明らかであって，上記のような事実を無視して，化学大辞典における一部の記載のみを取り上げて，形式的にカルバミン酸がカルボン酸に分類されると主張しても無意味である。
以上のとおり，訂正前の本件発明の構成要件Ｄの「チオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」をみた当業者は，ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛など加硫促進剤を含むとは理解せず，一審被告の上記①の指摘は前提において誤っている。(ｲ)また，上記②については，乙４１も乙４２も，特定の特殊な加硫剤（O-TCEMAやHTCEMA）によるブタジエン・ニトリルゴムの加硫においてＰＣＴＰが加硫を促進したことを記載しているだけであり，ペプタイザーとして周知なＰＣＴＰが一般的に加硫促進剤として使用され，あるいは加硫促進剤と同等の機能を有することを記載しているわけではない。(ｳ)したがって，一審被告の前記①②の指摘は，訂正前の本件発明の「チオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩」，ひいてはチオフェノール類に属する「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」（本件訂正発明の構成要件Ｄ）が，加硫に関与せず，加硫促進効果がないように添加された場合に限定されるものではないという原判決の認定に影響を及ぼすものではない。
(2)損害論（争点③）
ア特許法１０２条１項本文の要件に関し
(ｱ)一審被告は，原判決が無償譲渡も特許法１０２条１項の「譲渡」に該当すると判断したことにつき，特許法１０２条１項は逸失利益算定のための規定であり，そもそも原告に逸失利益を生じない態様での譲渡は同条の適用範囲外であると主張する。
しかし，無償譲渡が「原告に逸失利益を生じない態様での譲渡」であるというのは一審被告独自の見解であり，理由がない。有償であろうが無償であろうが，侵害品が市場に出回れば，特許権者の製品の販売機会喪失につながることに変わりはなく，一審原告の逸失利益は生じるのであるから，同条の適用が認められるのは当然のことである。また，一審被告は，一審被告によるゴルフボールの無償譲渡は，一般ユーザーにゴルフボールが出回るというものではなく，原告製品の販売機会喪失につながるものではないことは明白であると主張するが，鑑定人Ａの鑑定書５頁の表の右から２つ目の列（「無償譲渡内訳」のうちの左側の列）のタイトルからも，上記主張が誤りであることは明らかである。
また，一審被告は，大阪地裁平成１７年２月１０日判決を引用した上で，無償譲渡は特許法１０２条１項ただし書に該当し，逸失利益の算定対象に含めるべきではないとも主張する。
しかし，一審被告が引用する上記大阪地裁判決でも，無償譲渡数量分全てを特許法１０２条１項ただし書によって控除しているのではなく，その５０％を控除しているにすぎない。
しかも，一審被告が引用する大阪地裁判決の事案は，９７％が無償譲渡という特殊な事案である（被告物件は病理組織検査標本作成用トレイであり，被告が製造販売するカセットにしか適合しない）。そして，同判決は，「消耗品の必需品のように，無償で製品を譲渡するものがなかったとしても，これとほぼ同数が有償で購入されるであろうと考えられる製品もないわけではない。しかし，被告物件及び原告製品は，いずれも金属製であり，また繰り返し使用されるいわば耐久財であるから，このような製品に該当するものでもない。」とし，原告と被告以外にも競合他社（代替製品）が存在することも考慮して，被告の無償譲渡数量のうちの５０％を特許法１０２条１項ただし書により控除している。一方，本件のゴルフボールは，病理組織検査標本作成用トレイと違って消耗品であり，極めて多大の購買需要が存在し，無償譲渡割合も極めて少ない。また，トレイとカセットの適合性といった問題もない。したがって，本件では，大阪地裁判決の事案と違って，無償譲渡を考慮して特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」を認定すべき理由は認められない。
(ｲ)単位数量当たりの利益額
ａ被告各製品と原告各製品との競合関係


(a)TOURSTAGEX-01   と一審被告製品①，②，⑥，⑦一審被告は，甲５０に添付された週刊ゴルフダイジェスト（２００４年１０月１２日号）には，被告製品①の価格が６３００円（１個あたり５２５円），TOURSTAGEX-01の価格７５６０円（１個あたり６３０円）と記載されているから，オープン価格と小売価格の相違をもって単純な価格の比較はできないとする原判決は誤りであると主張する。
しかし，上記雑誌には，被告製品①については「価格／オープン」「（実勢価格６３００円）」と記載されているのに対し，TOURSTAGEX-01については「価格／７５６０円」とのみ記載されていることからも明らかなとおり，被告製品①の６３００円は実勢価格を，TOURSTAGEX-01の７５６０円はいわゆる定価を示すものである。したがって，これらの価格につき単純な比較はできないから，一審被告の上記主張は，原判決に対する批判になっていない。実勢価格の平均単価は，矢野経済研究所作成の市場調査結果データ（甲５１別紙２）から知ることができるが，これによれば，２００５年において，被告製品①は■■■円，TOURSTAGEX-01は■■■円であり（２００５年１２月期の両ゴルフボールの「AveragePrice」（右端の列）参照），被告製品①とTOURSTAGEX-01   の価格差はほとんどない。
なお，甲５１別紙２，４は，乙６９の元データであり（甲５１・２頁イ参照），甲５１各別紙や乙６９などの矢野経済研究所の作成するデータは，バランスのとれた種類の店舗から，十分な店舗数を抽出して算出されており，同データの信頼性については業界関係者にとって争いのないところである。
また，原告製品のデータが複数記載され，これらの「averageprice」が異なるのは，年の途中に新商品が発売され，それによって旧商品が値下げされたため，販売実態をよりよく示すために，値下げ（新商品発売）の前後でデータを区別して統計がとられているためにすぎない。
一審被告は，被告製品⑥とTOURSTAGEX-01   を掲載した雑誌（週刊ゴルフダイジェスト２００４年１０月１２日号，甲５０）には，多数のゴルフボールの中に被告製品⑥とTOURSTAGEX-01   が含まれているにすぎず，両製品の性能が類似する旨の記載はないから，「性能が類似する製品として対比して紹介」されているとする原判決の認定は誤りであると主張する。
しかし，甲５０添付の週刊ゴルフダイジェスト２００４年１０月１２日号では，上記両製品はいずれもスピン系ボールとして紹介されており，性能等が類似する競合製品として認識されていることが明らかであり，多数のゴルフボールが紹介されているからといって，かかる認識に影響を与えるものではない。
さらに，一審被告は，別の雑誌の記事（乙１１１[Golfdigest２００４年４月号]）を根拠にして，あるボールがスピン系，ディスタンス系のいずれに分類されるかについては，客観的な基準が存在せず，信用性に乏しい旨主張する。
しかし，ある雑誌でスピン系・ディスタンス系という分類で違って紹介されれば，それだけで競合関係が否定されるものではない。試打の回数，試打したのが機械か人か，プロかアマチュアか等によって，初速度，飛距離，スピン等の測定値は変わりうるものであり，雑誌によっては，スピン系やディスタンス系という分類に違いが生じることはありうるが，一審被告のPROV1   シリーズと一審原告のTOURSTAGEX-01シリーズ（前モデルの   TOURSTAGEUXシリーズを含む。）は，いずれもプロ選手の使用にも適した性能（飛距離も出るしスピン性もよい）を持つ，両社における最高級品質のゴルフボールであり，価格帯が近いことも考慮すれば，上記各ボールが競合品とみられていることはゴルフ業界では常識である。
このことは，一審被告自身が「この他社ボールをお使いなら，まずはワントライ！」として，一審被告のPROV1   シリーズの競合品として一審原告のTOURSTAGEUX   シリーズを挙げている（乙１１２）ことか   らも明   らかで   ある（   乙１１   ２の２   ００３   年時点   では，TOURSTAGEX-01シリーズはまだ発売されておらず，前モデルであるTOURSTAGEUXシリーズが競合品に挙げられているが，それ以降であれば，TOURSTAGEUXシリーズの後継品たる   TOURSTAGEX-01シリーズが競合品と認識されている。なお，両シリーズが共に飛距離も出るしスピン性もよく，プロ選手の使用に適する同じコンセプトの製品であり，TOURSTAGEX-01シリーズが   TOURSTAGEUXシリーズの後継品であることは，甲６５～６７から理解できる。）。このほか，一審被告は，原判決が証拠として引用した雑誌（甲５０添付の週刊ゴルフダイジェスト２００４年１０月１２日号）の記事には，被告製品①及び⑥（いずれも「PROV1」）とTOURSTAGE   X-01との性能の対比については記載があるが，被告製品②及び⑦（いずれも「PROV1x」）とTOURSTAGE   X-01との性能の対比については何ら記載がないから，「TOURSTAGEX-01が被告製品②，⑦と競合するとの原判決の認定は，何ら証拠に基づかないものであって，誤りである」と主張する。
しかし，「PROV1」と「PROV1x」は，一審被告が乙１１２を引用して指摘しているような性能の違い（「PROV1x」は「PROV1」よりスピン性能を低下させて飛距離をアップさせていること）はあっても，いわゆるPROV1   シリーズに属する製品であるから，その性能は基本的に同等であり，競合関係の否定につながるような性能の差異はない。これは，一審被告自身が，乙１１２において「この他社ボールをお使いなら，まずはワントライ！」として，「PROV1」と「PROV1x」の競合品をそれぞれ挙げているが，いずれの競合品も全く同じであることからも理解できる。


(b)PRECEPTLADY   及びPRECEPTLADDIE   と一審被告製品⑤，⑩一審被告は，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE   及び被告製品⑤，⑩の価格差が１００円以内であっても，単価が２００円程度のいわゆる低価格帯のゴルフボールにおける１００円の価格差は非常に大きく，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE   の価格は被告製品⑤の約１．５倍となり，市場において競合する商品とはいえない旨主張する。しかし，実勢価格の平均単価が分かる矢野経済研究所作成の市場調査結果データ（甲５１別紙２）によれば，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE及び被告製品⑤，⑩に大きな価格差がない（PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIEが約■■■円，被告製品⑤が■■■円，被告製品⑩が約■■■円）上，たとえ１００円近い価格差がある時期もあるとしても，原告各製品の中では，PRECEPTシリーズが，コンセプト，価格面で最も被告製品⑤，⑩（DTSoLoシリーズ）に近いことに変わりはないから，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE   を被告製品⑤，⑩の競合製品と考えることに十分合理性はある。
また，一審被告は，一審原告のPRECEPTシリーズは女性のユーザー層を対象とするが，被告製品⑤，⑩はそうではない（乙１０５，１０７）ため，両者が競合することなどあり得ない旨主張する。しかし，一審原告のPRECEPTシリーズは，男女を問わず全米中のゴルファーの好評を博し，「飛びのスタンダード」となっているものであり（甲６８），女性のユーザーのみを対象とするものではない。一審被告の引用する上記証拠（ゴルフ白書）によっても，PRECEPTシリーズは，男女を問わないユーザー層（ユニセックス）が対象となっている。そして，PRECEPTシリーズは，全米の男性ゴルファーを絶妙な「やわらかさ」と驚異的な「飛距離」で魅了し「ソフト＆ロング」という新しいゴルフボールの世界を創り出したものであるが（甲６８），被告製品⑤，⑩（TitleistDTSoLo）の「SoLo」は「Soft＆Long」の意味であり，一審原告のPRECEPTシリーズに対抗する製品なのである。
(c)TOURSTAGEUX   と被告製品⑪
一審被告は，原判決は，被告製品⑤，⑩（■■■円，■■■円）とPRECEPTLADY（■■■円）及び   PREEPTLADDIE（■■■円）につき，価格差が１００円以内であるのに別の価格帯に属すると認定しつつ，被告製品⑪とTOURSTAGEUX   につき，価格差が約１３０円であるのに同じ価格帯と認定しており，恣意的であると主張する。しかし，原判決は，競合関係を肯定する理由付けの１つとして，「価格差が１００円以内である」事実を指摘してはいるが，価格差が１００円以上であれば競合しないなどと述べているわけではなく，１３０円の価格差のTOURSTAGEUX   と被告製品⑪に競合関係を認めたとしても，恣意的であるという非難は当たらない。なお，被告製品⑪の■■■円という単価は，２００３年（平成１５年）に新年度の製品（被告製品⑥，⑦）が発売されたことによる安売りの影響でかなり低くなったものであり，２００２年（平成１４年）の被告製品⑪の価格が約■■■円であること（甲５０の別紙４）からも明らかなとおり，TOURSTAGEUXと価格差１３０円というのは，一時的でイレギュラーなものである。
(d)そもそも，一審被告は，原審において，一審原告が主張した損害論（被告製品①～⑪のそれぞれと最も競合関係にあると考えられる原告各製品を選択し，被告各製品の譲渡数量にこれら原告各製品の単位数量当たりの利益額をかけて損害額とするとの計算方法）に対して十分に反論の機会もありながら，被告製品①～⑪のそれぞれと最も競合関係にあると考えられる原告各製品が訴状別表２記載のとおりであることについては特に争わず，一審原告が主張立証したこれら競合対応製品たる原告各製品の「単位数量あたりの利益額」についてのみ，その数値の正確性を明らかにするために計算鑑定を申請したのである。それにもかかわらず，控訴審の最終段階になって，被告各製品と対応関係にあると考えられる原告各製品を争うのは，時機に後れたものとして許されない。
ｂ荒川計算鑑定の数値につき
一審被告は，荒川計算鑑定の結果により立証された単位数量当たりの利益額は，別表１の「－２５％」の欄に示される金額であって「基準額」ではなく，原判決は立証に疑いの残る「基準額」に基づいて損害賠償を算定しており失当である旨主張する。
しかし，荒川計算鑑定の結果は，「基準額」記載のとおりであり，±２５％は一般抽象的な誤差の可能性を指摘したものにすぎないから，特にマイナスに誤差が生じるべき特段の事情がない限り，「基準額」が合理的に算定された利益額というべきである。そして，本件においては，そのような特段の事情が認められないため，原判決の認定は正当である。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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ｃ寄与率につき


一審被告は，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■が本件特許によりもたらされたものでないことは明らかであり，本件特許の寄与率を考慮すべき旨主張するが，単位数量当たりの利益額は製品の種類ごとに異なって当然である。また，一審被告は，原告製品のゴルフボールは，特許権の件数という観点からの寄与率も，本件特許権が１００％でないのは明らかであり，寄与率を全く考慮しない原判決は失当であると主張する。しかし，一審被告は，原告各製品のうちの特定の製品について，単に実施されている特許権の件数を指摘するのみで（乙９０），原判決も認定するとおり，「原告各製品について本件特許と本件特許以外の一審原告の特許がどのように実施されているのかについて具体的に主張立証するものではない」から，そもそも主張自体失当である。また，単位数量当たり利益額の算定に当たって寄与率を考慮すべきという考え方は少数説にすぎない上，寄与率を肯定する見解も，例えば自動車のように様々な分野の多数の特許発明が実施されているような場合に，製品の一部分のみが侵害部分であるときには，製品全体の価格を基礎として算定した単位当たりの利益額に基づき損害額を算定することが常識的にみて不都合と思われるような事態を想定したものであって，本件のように，ゴルフボールの飛び性能を向上させるというゴルフボールそのものに関する物の特許が実施されている場合には，適用の前提を欠いているというべきである。本件のゴルフボールの芯球は，正に最終製品の最重要の核であり，カバーと一体化して最終製品となっているものであって，「芯球はゴルフボールの一部分である」という考え方は妥当性を欠き，製品全体の価格を基礎として「単位数量当たりの利益額」を算定することが常識的にみて不都合というような関係にもない。
このほか，本件特許の構成要件の一つとされる物質（ＰＣＴＰ及びその金属塩）のコスト割合と本件訂正発明の価値は全く無関係であるから，製造コストに占める「ＰＣＴＰ及びその金属塩」の価額割合に減額すべき合理的理由は全く存在しない。
(ｳ)一審原告の実施能力
一審被告は，「荒川計算鑑定は，単に，設備ライン数を確認しただけであり（同鑑定書８頁），実施能力の存在することを鑑定したものではない」と主張するが，設備ライン数により供給能力を推察することには合理性があり，一審被告の上記主張は失当である。
(ｴ)損害不発生の主張に対し
ａマーケットシェア
一審被告は，本件訂正発明の使用の有無は，一審原告，一審被告のシェアに全く影響を与えておらず，一審原告に逸失利益が生じる余地はないと主張するが，一審被告が示すシェア割合は，侵害製品（被告製品①～⑪）以外の製品も含めた割合であり，かつ，その推移は，競合会社のゴルフボール製品の販売状況など各種事情にも左右される（しかも，平成１９年は，一審被告が侵害製品に匹敵すると称するゴルフボールを投入して１年以上経過した段階である。）。一審原告の平成１５年～平成１８年までのシェア割合については，侵害製品が存在しなければ，もっと高かったであろうことが推認されるにすぎない。
そして，一審被告が侵害製品の販売を中止するまで，４年以上にわたり侵害製品を販売し続け，市場における一定の地位を築いた後，仮処分申立てを受け本件特許を侵害しないように成分変更はしたものの，そのことを対外的に明示はせず，従来どおりのブランド名で新年度モデル（２００６年モデル）として販売を継続している以上，たとえ本件特許を実施しない製品に切り替えたとしても，販売量やシェアが維持されることは何ら不自然ではなく，販売量やシェアが減少しないからといって，本件特許侵害による逸失利益が発生しないことの根拠となるものではない。
ｂＰＣＴＰの有無によってゴルフボールの性能に変わりがないこと
につき
一審被告は，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰの使用の有無にかかわらず，一審被告のゴルフボールの飛行性能は同一であり（乙６８），これにより，一審原告，一審被告のゴルフボールの販売，利益の多寡に全く影響を与えていないことは明白であると主張する。しかし，乙６８の実験結果についての検証を行うまでもなく，仮に，平成１８年以降のゴルフボールとそれ以前のゴルフボールに飛び性能としての差異がないとしても，それは，一審被告が本件訂正発明におけるゴルフボールに代替しうる性能のゴルフボールを開発しただけであって，一審被告が本件特許を実施していた平成１８年以前，一審原告に逸失利益が生じていた事実に何ら影響を与えるものではない。
なお，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■，ＰＣＴＰの有無で飛び性能に差がないのであれば，一審原告の警告後，速やかに成分変更（ＰＣＴＰの除外）をして然るべきであるが，実際に成分変更がなされたのは，■■■■■■■■，一審原告が本訴及び仮処分を提起してからであり，一審被告の平成１８年３月以降のゴルフボールとそれ以前のゴルフボールの違いが，ＰＣＴＰの有無のみであるとは考えられない。
一審被告自らが，本件出願後に，数ある硫黄化合物中，ＰＣＴＰを好ましいものとして選択してゴルフボールの芯球に含有させるゴルフボールに関する２６もの特許出願をしている事実は，ＰＣＴＰが飛び性能に関し優れていることを如実に示している。
ｃ逸失利益不発生に対し
一審被告は，本件のように，逸失利益が発生しないことが明らかな場合は，因果関係の立証の負担の軽減規定を適用する以前の問題であり，原判決は失当であると主張するが，一審原告と一審被告で市場も需要者も競合することが明らかな本件において，逸失利益が発生することは明らかであり，上記主張は独自の主張にすぎない。
そもそも，最高裁平成９年３月１１日判決は，旧商標法３８条２項（現商標法３８条３項）に関し，同項は，損害の発生まで擬制したものではなく，損害不発生の抗弁もありうるとしているが，これは使用されていないために顧客吸引力を化体していなくても登録が認められる商標権に関する裁判例であり，技術水準を凌駕していることが登録要件とされ，実施されていようがいまいが守られるべき価値を有する特許権に関してまで射程が及ぶものではなく，特許権侵害につき損害不発生ということはあり得ない。
(ｵ)特許法１０２条１項ただし書に関し
ａマーケットシェア


一審被告は，原判決の認定するマーケットシェアは，本件訴訟の対象である原告各製品ではなく，一審原告の全製品であり，特許法１０２条１項ただし書において考慮すべきマーケットシェアではないと原判決を批判するが，上記主張は失当である。
仮に，一審被告の主張の趣旨が，訴状別表２に記載された特定の原告製品ごとのシェアを求めるべき旨ならば，その分母は，原告各製品に最も対応すると考えられるブランドの製品を全ゴルフボールメーカー（一審被告を除く）について１つずつ選択し，これらの各社１種類ずつ選択されたブランドの出荷量を合計したものとするのが最も論理的である。なぜなら，侵害品である特定の被告製品の販売がなかった場合に，代替して販売できたと合理的に考えるべき製品は，価格帯や性能において当該侵害品に対応する競合品であって，一審原告や競合各社の全製品ではないからである。
ところが，一審被告は，特定の原告製品の，一審被告を除く市場全体におけるマーケットシェアを求めて（当然，原告製品全体の一審被告を除く市場全体のマーケットシェアよりもはるかに小さなシェアとなる），一審被告の侵害行為がなければ，このように極めて低い比率でしか販売できなかったはずであると主張するようであるが，かかる主張は，価格帯や性能に差異があり侵害品と競合関係が希薄な他社メーカーの製品まで，価格帯や性能が類似し競合関係が強い他社メーカーの製品と同等の代替可能性があることを前提とするもので，明らかに不合理である。一審被告のように，特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」の一要素たる競合製品の存在（そのシェア）を求めるために「一審被告を除く市場全体」を分母に持ってくるのであれば，分子は「特定の原告製品」ではなく「原告製品全体」である。
上記のとおり，一審被告の侵害品が市場に存在しなかったと仮定した場合に，原告各製品をどの程度代替して販売し得たかを検討するに当たっては，特定の原告各製品に最も対応すると考えられる競合他社の製品を抽出して，かかる競合製品市場でのシェアを参考にすべきであるが，現実には，かかるシェアの算定は困難であり，各社のゴルフボールの価格帯別シェア又は各社のゴルフボール全体でみたシェアで代用することには合理性がある（甲５３参照）。そして，原判決は，一審原告，一審被告，他社メーカーの全製品を含むマーケットシェアを参考にしているが，かかるシェアは，ゴルフメーカー各社の特許等の知的財産権，営業努力やブランド力等が総合的に反映された結果であるから，これを参考にすることには合理性がある。
ｂユーザーがＰＣＴＰの有無に関心がないことにつき一審被告は，一般のユーザーがゴルフボールの性能を発揮する原因となる具体的な成分等につき特段の関心を抱いていないならば，本件特許権がユーザーの購買の動機付けに全く寄与していないことは明白であり，「販売することができないとする事情」として考慮すべき旨主張する。
しかし，ゴルフボールを構成する具体的な成分は直接購買の動機付けとなっていないとしても，飛び性能の向上という本件訂正発明の効果であるゴルフボールの性能が，ユーザーの購買の動機付けとなっているのであるから，本件特許権がユーザーの購買の動機付けに寄与していることは明らかであり，一審被告の上記主張は理由がない。
ｃ一審被告のその他の主張に対し
(a)一審被告は，原判決の認定する「平成１５年から平成１９年までの間の一審原告及び一審被告の上記市場占有率には大きな変動がみられない」というのは明らかな誤りであると主張する。しかし，一審原告，一審被告ともに５年間で５％程度の市場占有率の変動しかみられないのであるから，「市場占有率に大きな変動がみられない」と評価することが明らかな誤りとはいえない。(b)また，一審被告は，原告各製品のうち２種類につき，これと競合する被告製品の譲渡数量の４０％に相当する数量を加算すると，荒川計算鑑定書に記載された上記各製品の販売数量（当該原告製品の当該期間における実販売数）の数倍となり，あり得ない数字であると主張する。
しかし，一審被告は，ただあり得ない数字であると主張するのみで，その根拠は全く示されていない上，仮に数倍の増加になるとしても，一審原告の製造能力の範囲内である。
(c)一審被告は，原判決では，被告各製品の高いブランド力を考慮することなく「販売することができないとする事情」が認定されていると主張する。
しかし，原判決は，「販売することができないとする事情」の判断にあたり，「市場占有率にはメーカー各社の営業努力及びブランド力が反映されているものと推認される」という事情も考慮の上，「６０％に相当する数量については，一審被告の営業努力，ブランド力，他社の競合品の存在等に起因するものであり，一審被告による本件特許権の侵害がなくとも，一審原告が原告各製品を『販売することができないとする事情』があったものと認めるのが相当である」と認定しており，被告各製品のブランド力を考慮していることは明らかである。
(d)一審被告は，一審被告作成の製品カタログ（甲４３）では，被告各製品について，本件訂正発明と同様の効果である飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げており，これが，ユーザーが被告各製品を購買する動機付けの一つになっているとの原判決の認定に対し，特許法１０２条１項ただし書の適用においては全く無意味な認定，判断であると主張する。
しかし，一審被告が引用する椅子式マッサージ機事件では，特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」の一つとして，「需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴（デザイン，機能等）」が挙げられている。
そして，原判決の上記認定は，被告各製品には「需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴（デザイン，機能等）」が特にないことを認定するもので，これは特許法１０２条１項ただし書の適用において当然考慮すべき事項についての認定である。これに対し，一審被告は，一審被告による宣伝が，需要者の購買の動機付けとなっていることは明らかであると主張するが，一審被告による宣伝は，侵害品の他の特徴（デザイン，機能等）とは明らかに異なる購買動機付けであるから，一審被告の上記主張は，一審原告の主張に対する反論になっていない。
(e)なお，一審被告は，原判決は「販売することができないとする事情」を認定するに当たり，一審被告の製品カタログ（甲４３）における飛距離性能の向上に関する記載を考慮しているが，甲４３（平成１８年のカタログ）を平成１６年のカタログと認定しており，明らかな事実誤認に基づく判決であると主張する。
しかし，原判決が，「販売することができないとする事情」を認定するに当たり，一審被告の製品カタログ（甲４３）における飛距離性能の向上に関する記載を考慮したのは，ユーザーは，ＰＣＴＰの有無といった，ゴルフボールの性能を発揮する原因となる具体的な成分等ではなく，飛距離性能といったゴルフボールの性能を重視することの一事情としてであるから，カタログの年度にかかわらず，上記事情として考慮しうることに変わりはない。


なお，平成１５年の一審被告のカタログ（乙１１２）をみれば，この時点でも，一審被告が，飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げていることが分かる。
イ特許法１０２条３項に関し
(ｱ)一審被告は，原判決の「本件訂正発明の内容，他の構成の代替可能性，本件訂正発明の寄与度，一審被告の高いブランド力，営業努力については，本件訂正発明の実施料率を低く評価すべき事情に当たるものと認めることはできない」との判断につき，従前の裁判例と全く相反した判断であり，これに関して全く理由も付されておらず，失当であると主張する。
しかし，「従前の裁判例と全く相反した判断」であることの根拠は全く示されておらず，一審被告は，上記各事情が実施料率を低く評価すべき事情となる理由を示していない。原判決の認定は適正なものであって，一審被告の主張は理由がない。
(ｲ)また，一審被告は，本件訂正発明は，公知例と同等以下の効果しか奏せず，設計変更が極めて容易であり，進歩性が認められるとしてもわずかである旨，市場では代替可能な製品が販売されている旨，ゴルフボールは多数の特許が集積された製品であり，一審原告の特許のみをみても２３３件もある旨，本件特許は製品のごく一部に関するものであり，購買の動機付けとなるものではないという事情があり，実施料率を減額する要素として考慮すべきである旨，それぞれ主張する。しかし，「公知例と同等以下の効果しか奏せず，設計変更が極めて容易であり，進歩性が認められるとしてもわずかである」との主張は理由がない上，特許の数に関しては，被告各製品に対応する原告各製品について本件特許と本件特許以外の一審原告の特許がどのように実施されているのかについての主張立証がない以上，無意味な主張である。(ｳ)一審被告は，一審原告が保有しているゴルフボールに関する特許権数等を根拠に，多数の特許権で構成されるゴルフボールは，一般のゴム製品とは全く異なるものであり，発明協会の「実施料率」に単純に依拠するだけでは失当であるなどと主張するが，原告各製品について本件特許と本件特許以外の一審原告の特許がどのように実施されているのかについての主張立証がない以上，無意味な主張である。
(ｴ)また，■■■■■■■■■■■■を根拠とする一審被告の主張に理由がないことは，原判決も正しく認定するとおりである。ウ特許法１０２条１項ただし書と同条３項の重畳適用につき(ｱ)一審原告が，特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」に該当するとして控除された数量部分について，同条３項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求したのに対し，原判決は，これを退けたが，原判決の上記判断は誤りである。
(ｲ)裁判例の動向
特許法１０２条１項が新設された平成１０年法改正（平成１１年１月１日施行）以降，「特許権者が販売できないとする事情」があるとして同条１項ただし書が適用され，控除された譲渡数量分について，同条３項に基づく実施料相当額の損害賠償請求をなし得るかについて，従来の裁判例は総じてこれを肯定していた。
しかし，その後，知財高裁平成１８年９月２５日判決（平成１７年(ネ)第１００４７号，椅子式エアーマッサージ機事件）が，裁判例としては初めて，特許法１０２条１項ただし書で控除された譲渡数量分について，同条３項に基づく実施料相当額の損害賠償請求を否定し，本件の原判決が否定説として３例目の裁判例である。
もっとも，裁判例は，上記の知財高裁判決（否定説）が出た後も，一貫して否定説が続いているというわけではない。
(ｳ)特許法１０２条１項は，特許権侵害による損害の立証の困難性を考慮し，民法７０９条の特則として，特許権者の「販売数量の減少による逸失利益」の算定ルールを規定したものと解されている。他方，特許法１０２条３項は，特許権の侵害があった場合に，権利者に，特許発明の実施により受けるべき金銭の額に相当する額である実施料相当額については，最低限度の損害額として，権利者の実施の有無や権利者製品と侵害品との間の競合関係の有無にかかわらず，賠償請求を認める規定であると解されている。
このように，特許法１０２条３項は，侵害者が侵害品を販売すれば，権利者が侵害品に見合う権利者製品を販売できたか否かにかかわらず，その全数量について，実施料相当額の損害賠償を保証したものであるから，同条１項ただし書の事情が認められて１項本文の算定の基礎数量から控除された数量分についても，侵害者は現実に当該侵害品を譲渡しており，その譲渡に当たっては権利者の許諾を得ていなかった以上，権利者は，その数量分について，同条１項による「販売数量の減少による逸失利益」とは別に，「得べかりし利益としての実施料相当額」として，同条３項に基づく実施料相当額の請求ができると解すべきである。特許法１０２条１項ただし書は，「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を・・・販売することができないとする事情があるときは，当該事情に相当する数量に応じた額を控除する」という規定であるから，侵害者の譲渡数量の全部について権利者が販売することができない（侵害品の販売と権利者の販売数量減少との相当因果関係が全く認められない）として，同条１項による「販売数量の減少による逸失利益」はゼロとなる事態も想定されているのであるが，その場合に，同条１項ただし書で「販売することができないとする事情」ありとして控除された１００％について，同条３項による損害賠償請求を認めないとすると，権利者は全く損害賠償を得ることができず，最低限度の損害額を保証した同条３項の趣旨にも反することになるのである。
なお，最高裁平成９年３月１１日判決は，旧商標法３８条２項（現商標法３８条３項）に関し，同項は損害の発生まで擬制したものではなく，損害不発生の抗弁もありうるとするが，これは使用されていないために顧客吸引力を化体していなくても登録が認められる商標権に関する裁判例であり，技術水準を凌駕していることが登録要件とされ，実施されていようがいまいが守られるべき価値を有する特許権に関してまで射程が及ぶものではなく，特許権侵害につき損害不発生ということはあり得ない。
(ｴ)原判決は，「特許法１０２条１項は，特許権侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に原告の逸失利益を算定するのに対し，同条３項は，特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから，両者は前提を異にする損害算定方式である」旨指摘する（９４頁下９行～下６行）。


しかし，前提を異にする損害算定方式であるからといって，特許法１０２条１項ただし書で控除された数量部分について同条３項に基づく実施料相当額の損害賠償請求を否定する根拠にはならない。これは，原判決自身が，例えば「販売することができないとする事情」に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって，１０２条１項の損害額算定の対象とされていない場合などについて，その部分につき同条３項による請求を認めていることからも明らかである。すなわち，特許法１０２条１項本文の「特許権者の実施の能力」は，特許権者側で立証が容易な事柄であるため，ただし書ではなく本文に置かれ，主張立証責任が権利者側にあるとされているが，同項ただし書の「販売することができないとする事情」の一つであることに変わりはない。特許法１０２条１項と３項が，「前提を異にする損害算定方式である」ことを理由に，同条１項と３項の重畳適用を否定するのであれば，「権利者の実施能力を超える部分」についても３項の適用を否定するのが論理的帰結である。
(ｵ)また，原判決は，「特許権者によって販売することができないとされた分についてまで実施料相当額を請求し得ると解すると，特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益以上の損害の填補を受けることを認めることになる」と指摘する。
しかし，一言で「逸失利益」といっても，「販売数量の減少による逸失利益」もあれば，「値下げを余儀なくされたことによる逸失利益」，「得べかりし利益としての実施料相当額」（侵害者が適法にライセンスを受けて実施したならば特許権者が得られたはずの実施料相当額）など様々である。
特許法１０２条１項ただし書の控除数量分は，権利者が販売できなかったと認められた数量分であり，「販売数量の減少による逸失利益」は認められないとされただけであり，この部分について，権利者が何らの損害も被っていないことまでも認定されたものではないから，同条１項ただし書の控除後の数量分に基づいて同条１項本文により算出された金額が権利者の全逸失利益であるということはできない。このように，特許法１０２条１項ただし書の控除数量分について同条３項の実施料相当額の損害賠償を認めても，それは，販売数量の減少による逸失利益とは異なる観点からの損害を，重複のない範囲で正当に算定するものであって，「特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益以上の損害の填補を受けることを認める」ものではない。
(ｶ)上記のとおり，特許法１０２条１項ただし書の事情が認められて同項本文の算定の基礎数量から控除された数量分について，特許権者は，同条３項に基づく実施料相当額の請求ができると解すべきであるが，これは，被告製品の売上高に，０．６（原判決において「販売することができないとする事情」があったものと認定された割合）を乗じ，さらに０．０５（原判決で認定された実施料率）を乗じて求められる。これを前提に実施料相当損害額を算定すると合計１億９６８８万５９０５円となり，これにその他の損害額を合わせた合計損害額は１９億８３０８万９９３３円となる（別表１１，１２参照）。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，被告各製品は本件特許を侵害しているが，その認容すべき金額は，原判決と異なり，元本で９億２１５２万４０６４円と判断する。その理由は，以下のとおり付加訂正するほか，原判決記載のとおりである。１被告各製品は第２次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するかについて
（争点①）
(1)原判決４５頁２２行目から５８頁１３行目を引用する。(2)本件意見書（乙６）には，以下の記載がある。「しかしながら，この引用例は，分子量調整剤としてはたらくジペンタメチレンチウラムテトラスルフイドを，硬さ及び耐久性を維持しながら反発性能を向上させるための必須構成成分として配合することを明らかにしているだけで，本願発明のチオフェノール類，チオカルボン酸類又はそれらの金属塩を使用すること，及びこれら化合物を使用することによって得られる作用効果に関しては開示も示唆もしておらず，本願発明の構成及びその作用効果を想到することは困難である。もともと，引用例のジペンタメチレンチウラムテトラスルフイドは，加硫促進剤として作用するもので，それ自身ゴムの加硫に関与する。ところが，本願に係るチオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩はこのような加硫に関与するものではなく，加硫促進効果はないもので，ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイドとはその作用も相違し，従って引用例のジペンタメチレンチウラムテトラスルフイドから本願のチオフェノール類，チオカルボン酸類を想到することは困難であり，本願発明の効果は予測し難い。」（２頁下１０行～３頁３行，下線は本判決で付記）
(3)一審被告は，包袋禁反言の法理は第三者の信頼保護の観点から適用の有無を検討すべきところ，原判決は特許出願過程で挙げられていない専門的な文献である甲１９（「ファインケミカル事典」昭和６０年６月３０日第１版第２刷発行）及び甲３０（「便覧ゴム・プラスチック配合薬品」〔改訂版〕昭和５６年４月２０日増補改訂版第３刷発行）の知見を前提に本件意見書の記載内容を検討しており，第三者の信頼保護の観点からの検討を一切行っていない旨主張する。


しかし，前記(2)のとおり，本件意見書の下線部分の記載は，ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド（ＤＰＴＴ）が，一般的には「加硫促進剤」として知られている成分であること，本件発明（訂正前のもの）で使用されるチオフェノール類（ＰＣＴＰを含む。）等が「このような加硫に関与する」一般的に知られた「加硫促進剤」ではないことを説明するものにすぎず，上記記載によって，本件発明で使用されるチオフェノール類（ＰＣＴＰを含む。）等を「加硫に関与しないもの」に限定したと解することはできない。そして，原判決は，そのような一般的な知見（ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイドが，加硫促進剤として知られていたこと）を示すために前記甲１９，甲３０を引用したにすぎないと認められるところ，甲１９及び甲３０のこのような用い方は，何ら第三者の信頼を害するものではない。(4)一審被告は，仮に原判決が判示するように，構成要件Ｄにつき何ら限定がないとすると，加硫促進剤とされるジメチルジチオカルバミン酸亜鉛，加硫促進剤として添加されるＰＣＴＰも構成要件Ｄに含まれることになり，「本願に係るチオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩は・・・ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイドとはその作用も相違」との本件意見書の記載自体が意味をなさなくなり失当である旨主張する。ア確かに，甲２１（西敏夫ほか編著「ＪＩＳ使い方シリーズ    新版ゴム材料選択のポイント」１９９３年９月２５日新版第３刷発行）及び甲３６（社団法人日本ゴム協会編集委員会編著「ゴム技術入門」平成１７年６月２０日第４刷発行）には，それぞれ，ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛が加硫促進剤の例として記載されている。
しかし，ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛は，本件特許出願当初の特許請求の範囲の「有機硫黄化合物及び／又は金属含有有機硫黄化合物」ないし本件補正後の「チオフェノール類，チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」という用語に形式的に含まれるにすぎず，明細書中に具体的に記載された有機硫黄化合物（ＰＣＴＰ，４－ｔ－ブチル－ｏ－チオフェノール，４－ｔ－ブチルチオフェノール，２－ベンズアミドチオフェノール，チオ安息香酸）は，いずれもペプタイザー（素練り促進剤）として知られた化合物であって（甲１９，甲３０，乙２０参照），加硫促進剤として知られた物質ではない。
また，化学大辞典（乙５０）によれば「カルボン酸とは，カルボキシル基－ＣＯＯＨを有する化合物をいい，カルバミン酸はＨ２ＮＣＯＯＨとの構造を有し，炭酸のモノアミドに相当し，『チオ』とは，有機化合物中の基－Ｓ－の名称や，有機化合物の中の酸素原子が硫黄原子に入れかわった化合物を命名するのに使う接頭辞」であることが認められるが，他方で，証拠（甲３８，甲４０）によれば，国際特許分類において，チオカルボン酸とチオカルバミン酸は，並列の関係で分類されており，また，「化合物の辞典」（甲４０）においても，チオカルボン酸とチオカルバミン酸は別分類のものとして記載されていることが認められ，以上からすれば，確かに，形式的にはカルバミン酸はカルボキシル基を含むものの，当業者は「カルボン酸」と「カルバミン酸」とを分けて認識しているものと認められる。しかも，事後的にではあるが，２度の訂正を経て，構成要件Ｄは「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に変更されているものである。以上からすれば，加硫促進剤とされるジメチルジチオカルバミン酸亜鉛が構成要件Ｄに含まれていたとみるべきではなく，この点に関する一審被告の主張は失当である。
イ一審被告は，本件意見書における「加硫に関与するものではなく」とは構成要件Ｄの作用に関して述べたもので，「加硫促進効果はない」とは構成要件Ｄの効果に関して述べたものであり，このように両者は異なる事柄に関して述べたものであって，これを一体としてとらえる原判決は誤りである旨主張する。
しかし，前記(2)の記載からすれば，本件意見書における「このような加硫」との記載は，ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィドのような「加硫促進剤として」の加硫作用を指していることは明らかであるから，この部分の記載が構成要件Ｄの作用に関して「加硫に関与するものではなく」と限定するものではない。
また，確かに乙４１（I.M.Sotskaya,A.A.Chekanova   N.D.Zakharove及びL.A.Sibeykina著，ソビエト連邦共和国   Yaroslavi,PolytechnicInstituteゴム化学学部「N,1-hydroxy-2,2,2-trichloroethylmethacrylamideによるＢブタジエン・ニトリルゴムの加硫の促進」と題する文献）及び乙４２（G.P.Frolova,M.A.Polyak,   A.A.Chekanova及びN.D.Zakharove著，ソビエト連邦共和国Yaroxlabiv,PolytechnicInstituteゴム化学学部「ブタジエンニトリルのゴムSKN-26M   に基づく混合物の加硫の促進化」と題する文献）には，ＰＣＴＰが加硫促進剤として添加される場合があることが記載されているが，これら２つの文献は，同じ機関に所属する一部重複する著者らによるものである上，メタアクリルアミドHTCEMAとの特定の加硫剤を用いた系に関するものであって，これらの文献以外に，ＰＣＴＰが加硫促進剤として知られていたことを認めるに足りる証拠はない。
以上からすれば，これらの文献に記載された事項によって，直ちに，ＰＣＴＰが加硫促進剤として用いられることが当業者に一般的に知られた事項であると認めることはできない。
ウこのように，本件意見書の下線部分の記載は，構成要件Ｄにつき，ＰＣＴＰを「加硫に関与しないもの」に限定するものではない。(5)以上のとおり，一審被告の主張はいずれも理由がなく，被告各製品は，本件訂正発明の構成要件ＡないしＥを全て充足するから，本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められる。
したがって，一審被告による被告各製品の輸入，販売は，本件特許権の侵害に当たる。
２損害額等について（争点③）
(1)特許法１０２条１項の適用に関し


同項は，「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において，その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは，その譲渡した物の数量（以下この項において『譲渡数量』という。）に，特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を，特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において，特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし，譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは，当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」（下線は下記説示に関連する部分）と規定するところ，同項本文は，民法７０９条等に基づき損害賠償を請求する場合の損害額の算定方法について定めた特別規定であり，侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を，特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定することとした規定である。これに対し，同項ただし書は，侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には，その限度で損害額を減額することができることを規定したものである。
上記法文に沿った本件における争点に対する判断は，次のとおりである。
ア被告各製品の譲渡数量（無償譲渡につき）
(ｱ)原判決８０頁下６行目から８２頁８行目まで，及び原判決の別表８を引用する。
(ｲ)一審被告は，無償譲渡分については，損害額算定の基準となる被告各製品の譲渡数量に含むべきでない旨主張する。
しかし，特許法１０２条１項本文所定の「譲渡」とは，有償の販売と無償の配布（例えば試供品の配布）を含む概念であり，実質的にみても，有償でも無償でも侵害品が市場に出回ればこれによって特許権者の製品の販売機会が喪失することに変わりはなく，逸失利益は生じるというべきであるから，一審被告の上記主張は採用することができない。
イ単位数量当たりの利益額
(ｱ)原告各製品と被告各製品との競合関係につき
ａまず，権利者製品が当該特許の実施品であることを要するかについては，現行特許法１０２条１項本文は，いったん侵害者の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を損害額とするが，ただし書の適切な適用により侵害者に過大な負担を負わせないことを目指したものであること，特許法１０２条１項本文の文言上も，権利者製品が当該特許の実施品であることは必要とされていないことからすれば，権利者製品は，侵害行為がなければ権利者が販売することができた代替可能な競合品であれば足り，権利者特許の実施品である必要はないというべきである。
ｂ具体的競合関係の有無
(a)甲５１のデータの信用性
一審被告は，甲５１（一審原告担当者作成の報告書(2)）の別紙２，４の表は，その基礎データが明らかでない上，同じゴルフボールに対して複数のデータが記載され，しかもこれらの複数のデータにおける「AveragePrice」が異なっているなど，そこに記載されたデータは信用できない旨主張する。
しかし，甲５１の別紙２及び別紙４は，乙６９の１ないし５（株式会社矢野経済研究所作成の分析レポート）の元となる市場調査結果データであるものと認められ，同研究所では，国内の百貨店，専門店及び量販店計８１店舗に対して国内の各ゴルフボールメーカーのゴルフボールの販売数量，販売金額等に関する市場調査を行っているもので，信用できると認められるから，一審被告の上記主張は採用することができない。
なお，甲５１の別紙２，４において，同じゴルフボールについて複数のデータが記載されている点につき，一審原告は，年の途中に新商品が発売され，それによって旧商品が値下げされた点を反映するものであると説明しており，同説明は合理的であって，一審被告の批判は当たらない。
(b)TOURSTAGEX-01   と被告製品①，②，⑥，⑦一審被告は，甲５０添付の雑誌において，被告製品①（PROV12005）とTOURSTAGEX-01   の価格がいずれも記載されているから，比較可能であり，これを「オープン価格と小売価格で単純な比較はできない」とした原判決は誤りであり，両製品は競合しない旨主張する。
この点，甲５１の別紙２（前記(a)のとおり信頼できるものである。）によれば，２００５年（平成１７年）において，被告製品①の平均価格は■■■円，TOURSTAGEX-01の平均価格は■■■円であり，両者の価格差がわずか１６円であったことが認められる。また，株式会社矢野経済研究所作成の２００４年版ゴルフ産業白書（乙１０５）及び同２００６年版（乙１０７）によれば，一審原告のTOURSTAGEシリーズは，ユニセックスを対象とし，初級，中級，上級すべてをメインターゲットとし，レジャー及び競技のいずれをも志向し，中価格帯及び高価格帯の値段であり，他方で，一審被告のPROV1   シリーズは，ユニセックスを対象とし，中級及び上級をメインターゲットとし（初級についてはサブターゲット），レジャー及び競技のいずれをも志向し，中価格帯の値段であると認められる。
以上からすれば，原判決が，PROV1シリーズに属する被告製品①とTOURSTAGEX-01   とを競合製品であると認定したことに誤りはない。
また，一審被告は，甲５０添付の雑誌では，多数のゴルフボールの中に被告製品⑥（PROV12003）と   TOURSTAGEX-01が含まれているにすぎず，両者の性能が類似する旨の記載はない旨主張する。しかし，上記のゴルフ産業白書の記載に加え，甲５０添付の週刊ゴルフダイジェスト２００４年１０月１２日号では，被告製品⑥（PROV12003）と   TOURSTAGEX-01につき，いずれもスピン系ボールとして紹介されており，両者が類似する競合製品であることは明らかである。
このほか，一審被告は，被告製品⑥とTOURSTAGEX-01   につき，スピン系，ディスタンス系のいずれに分類されるかにつき，客観的な基準はなく，現に，別の雑誌（乙１１１）では，両者が別の類型のボールとして紹介されており，両者の性能は類似しない旨主張する。
しかし，ある雑誌において，両者が性能の類似する製品として扱われている以上，仮に他の雑誌において別の類型のボールとして紹介されていても，両者が市場において競合する可能性を否定できず，これらを競合製品とした原判決の認定に誤りはない。なお，証拠（甲６７，乙１１２）によれば，両製品は，飛距離も出る上，スピン性も犠牲にしないなど，優れた競合製品であると認められる。


さらに，一審被告は，甲５０添付の雑誌には，被告製品②（PROV1x2005），⑦（PROV1x   2003）とTOURSTAGEX-01   との性能の対比につき何ら記載がない旨主張する。
しかし，被告製品②，⑦（PROV1x）と被告製品①，⑥（PROV1）の名称からも明らかなとおり，両製品は明らかに同じ類型のゴルフボールであって，一審被告の２００３年（平成１５年）のカタログ（乙１１２）の記載内容からすると，PROV1xが   PROV1の改良製品である（スピン性能を低下させて飛距離をアップさせたもの）と認められるものの，その他の点で大きな差異はなく，後者がTOURSTAGEX-01と競合する製品であれば，前者もTOURSTAGE   X-01と競合する製品というべきであり，一審被告の上記主張は採用できない。このほか，一審被告は，自らのPROV1   シリーズと一審原告のTOURSTAGEシリーズがいずれも最高級品質であることを示す証拠はないとか，一審被告自身のカタログ（乙１１２）に「この他社ボールをお使いなら，まずはワントライ！」として，TOURSTAGEシリーズのゴルフボール（TOURSTAGEUX）とPRO   V1シリーズのボールが並記されていることと，これらのゴルフボールが競合品であることとは無関係である旨主張するが，既に検討したとおり，TOURSTAGEX-01と被告製品①，②，⑥，⑦とが競合品であることは認められるから，上記主張はいずれも採用することができない。
(c)PRECEPTLADY，PRECEPT   LADDIEと被告製品⑤，⑩一審被告は，「PRECEPTLADY」及び「PRECEPTLADDIE」の価格は被告製品⑤の約１．５倍になり，これらが市場において競合する商品とはいえない旨主張する。
そこで検討するに，前記ゴルフ産業白書（乙１０５，１０７）によれば，一審原告のPRECEPTシリーズは，ユニセックス及びレディスをいずれも対象とし，中級レベルをメインターゲットとし（初級と上級はサブターゲット），レジャー及び競技をいずれも志向し，普及帯の価格をメインターゲットとする（中価格帯はサブターゲット）一方で，一審被告のDTシリーズは，ユニセックスを対象とし，初級レベルをメインターゲットとし（中級レベルはサブターゲット），レジャーを志向し，普及帯価格である。
また，甲５１別紙２からすれば，２００５年（平成１７年）において，PRECEPTLADY，PRECEPTLADDIE   の平均価格が■■■円，■■■円，被告製品⑤（DTSoLo2005）の平均価格が■■■円，被告製品⑩（DTSoLo2003）の平均価格が■■■円であると認められる。以上からすれば，一審原告のPRECEPTシリーズと，一審被告の   DTシリーズに属する被告製品⑤，⑩は，いわゆる低価格帯のゴルフボールであって，その点において競合する製品というべきである。なお，一審被告は，前記ゴルフ産業白書の記載に基づき，PRECEPTシリーズは女性のユーザー層を対象とし，中級者をメインターゲットとするのに対し，被告製品⑤，⑩は，女性のユーザー層を対象とせず，初級者をメインターゲットとしているから，両者が競合することはない旨主張する。
確かに，一審原告のPRECEPTシリーズがレディスをも対象としている点は，一審被告のDTシリーズとは異なる点であり，この点に関する原判決の「被告製品⑤，⑩が女性のユーザー層を対象としている」旨の認定は誤りである。
しかし，複数の製品が市場において競合するか否かを判断するに当たり，１つの点のみを基準とすべきではなく，総合的に判断すべきものであるが，その中でも，製品の価格は，競合品か否かを判断するに当たり非常に大きな要素であるというべきところ，一審原告のPRECEPTシリーズと一審被告の   DTシリーズとは，低価格帯のゴルフボールであるという点で共通しており，これらが競合する製品であると認定することは合理的である。
(d)TOURSTAGEUX   と被告製品⑪
一審被告は，原判決が，被告製品⑪（PROV1★2002）とTOURSTAGEUXにつき，その価格差が約１３０円と大きいにもかかわらず，同じ価格帯と認定しており，他の認定の仕方とは異なり恣意的である旨主張する。
しかし，一審原告において，「TOURSTAGE」というシリーズに含まれる一連の製品は，１つのコンセプトに基づく類似の製品であるものと合理的に推測され，実際にも，証拠（甲６５ないし甲６７）によれば，TOURSTAGEX-01と   TOURSTAGEUXとが，いずれも飛距離も出つつ，スピン性も犠牲にしない優れた製品であることが認められるところ，TOURSTAGEシリーズとPRO   V1シリーズの特徴は前記（b）のとおりであって，両シリーズに属する製品は互いに競合する製品であると解されることからすれば，PROV1シリーズに属する被告製品⑪とTOURSTAGEUX   とが競合する製品であると認定することは合理的である。
また，一審原告は，被告製品⑪の■■■円という単価は，平成１５年に新年度の製品（被告製品⑥，⑦）が発売されたことによる安売りの影響でかなり低くなったもので，TOURSTAGEUXと価格差１３０円というのは一時的なものである旨主張しているところ，この主張には合理性があり，かつ，前記認定とも整合するものである。(e)PRECEPTLADDIE，PRECEPT   LADY及びPRECEPT   MCLADYと被告製品
③，④，⑧，⑨
一審被告は，被告製品③（NXT2005），被告製品④（NXTTour   2005），被告製品⑧（NXT2003），被告製品⑨（NXTTour   2003）につき，NEWINGだけでなく，PRECEPTLADDIE，PRECEPT   LADY，PRECEPTMCLADYについても競合製品と認定すべき旨主張する。しかし，前記ゴルフ産業白書によれば，一審被告のNXTシリーズはユニセックスを対象とし，中級レベルをメインターゲットとし（初級と上級レベルはサブターゲット），競技をメインに志向し（レジャーについてはサブターゲット），中価格帯の商品であるのに対し，PRECEPTシリーズは普及帯の価格の商品（中価格帯はサブターゲット）であるとされており，また，一審原告のNEWINGシリーズは，ユニセックスを対象とし，初級及び中級レベルをメインターゲット（上級はサブターゲット）とし，レジャーをメインに志向し（競技志向についてはサブターゲット），中価格帯の商品とされている。以上からすれば，原判決が，PRECEPTシリーズについては被告製品③，④，⑧，⑨と競合するとせず，NEWINGシリーズが被告製品③，④，⑧，⑨と競合すると判断したことには合理性があるといえ，一審被告の主張は採用することができない。
(ｲ)荒川計算鑑定における数値
ａ原判決８６頁下１０行目から下７行目まで，及び原判決の別表９を引用する。


ｂ一審被告は，荒川計算鑑定では，「予定原価のプラスマイナス２５％の範囲内に真実の原価が存在する」と記載されているから，単位数量当たりの利益額は，別表１の「－２５％」の欄に記載された金額の限度しか立証されておらず，その値を基準に，単位数量当たりの利益額を算出すべき旨主張する。
しかし，荒川計算鑑定では，同鑑定書の別表１の「基準額」欄に記載された数値が最も合理的な数値とされており，±２５パーセントは抽象的な誤差の可能性を指摘したものにすぎず，本件においてマイナスの誤差が生じるとすべき特段の事情は認められない。したがって，荒川計算鑑定書の別表１の「基準額」に基づいて単位数量当たりの利益額を算出した原判決に誤りはなく，一審被告の上記主張を採用することはできない。
ウ一審原告の実施能力
特許法１０２条１項にいう「実施の能力」とは，侵害品の数量に対応する製品を権利者において供給することができる能力をいう。一審被告は，本件において，荒川計算鑑定は，単に設備ライン数を確認しただけであって，実施能力が存在することを鑑定したものではない旨主張するが，設備ライン数により供給能力を推定することは合理的であり，一審被告の上記主張は採用することができない。
エ逸失利益不発生の主張につき
(ｱ)一審被告は，平成１８年２月には本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰを添加したゴルフボールの販売を打ち切っているところ，平成１５年～平成１９年の比較において，平成１９年に一審被告が最高のシェアを示し，一審原告が最低のシェアを示していることからすれば，本件訂正発明の使用の有無は，一審被告，一審原告のシェアに全く影響を与えておらず，一審原告には逸失利益を生じる余地がない旨主張する。しかし，一審被告によれば，一審被告は平成１８年２月まで本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰを使用したゴルフボールを販売していたものであり，同月以降も，従来どおりのブランド名で販売を継続しているものと解されるところ，一審被告が同月以降はＰＣＴＰを使用していないことを宣伝したものとはみられない。したがって，消費者は，成分が変更されたことを知らずに，同じ商品名の商品を買い続けているものと認められる。
このほか，マーケットシェアの推移は，競合会社のゴルフボール製品の販売状況等の各種事情にも左右される。
以上からすれば，単純にマーケットシェアの比較のみによって，一審原告に損害（逸失利益）が発生していないと認めることはできず，一審被告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)次に，一審被告は，ＰＣＴＰ亜鉛塩を含有するPRO   V1シリーズのゴルフボールと，ＰＣＴＰ亜鉛塩を含まない日本国用に作られたPROV1シリーズのゴルフボールの性能に関する実験結果（乙６８）からすれば，本件訂正発明の対象であるＰＣＴＰの使用の有無にかかわらず，一審被告のゴルフボールの飛行性能は同一であり，これによって，一審原告や一審被告のゴルフボールの販売や利益の多寡に全く影響を与えていないことは明白である旨主張する。
しかし，乙６８の実験では，単にＰＣＴＰ亜鉛塩の含有の有無しか記載されておらず，他の化学物質の配合等は不明であって，上記実験結果のみにより，ＰＣＴＰの有無にかかわらずゴルフボールの性能が同一であるとまでは認められない上，仮に性能が同一であるとしても，それによって，一審被告による本件訂正発明の利用により一審原告に全く損害が発生しなかったとまではいえず（一審被告が，事後的に，本件訂正発明を利用したゴルフボールに匹敵し得る性質を有するゴルフボールを開発したものとも解し得る。），一審被告の上記主張は採用することができない。
オ本件における「販売することができないとする事情」(ｱ)原判決８８頁３行目から８９頁１２行目までを引用する（ただし，８８頁下３行目の「平成１６年」とあるのを「平成１８年」と訂正する。）。(ｲ)証拠（甲２，甲４６，乙７７ないし８０，乙８２，乙８３，乙８５，乙９０，９２ないし９８，１１６，１１７）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ａ一審被告の親会社であるアクシネット・カンパニーは，２００５年（平成１７年）ころ，米国内のゴルフボール市場において，数量で約４９．６％，金額では約６０％のシェアを有していた。他方，一審原告は，同時期において，日本国内では４割ほどのシェアを有していたが，米国内のシェアでは，数量で約５．６％，金額で約４．８％であった。
ｂ一審被告のゴルフボール製品は，高品質で高性能である上，品質が均一であるとして評価が高く，世界ではもちろん，日本のツアーにおいても使用率が非常に高い。
また，平成１５年ころ，ゴルフ関係の雑誌において，一審被告のゴルフボールが，欧米でも広く使われており，勝率が高いこと等につき大きく宣伝されていた。
ｃゴルフボールは，小さなゴム球であるが，最先端の科学技術がぎっしり詰まった特許の塊といわれている。
ｄ本件特許に係る発明は，更に飛び性能の向上したソリッドゴルフボールを提供することを目的とするもので，ゴルフボールの芯球部分につき，特定の化学物質を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とする。
ｅ一審原告又は親会社である株式会社ブリヂストンが保有するゴルフボール関連の特許のうち，平成１５年１月から平成１８年２月までの間に権利が存続していたものは，合計２３３件であった。ｆ２００５年（平成１７年）２月ころに米国で販売された一審原告の製品「PRECEPTLADY」には，米国特許に対応する日本の特許（本件特許を含む。）が少なくとも６件使用され，同じく「PRECEPTMCLADY」には，７件の一審原告の米国特許が実施されていた。
ｇ一審原告の製品カタログにおいては，ゴルフボールの技術として「コアテクノロジー」，「カバーテクノロジー」，「ディンプルテクノロジー」が並列的に記載されている。
また，同カタログにおいては，「飛びのメカニズム」として，ボール初速のほか，スピン，打ち出し角，ディンプルが並列して記載されている。
ｈ一審被告のゴルフボール製品において，ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩（ＺｎＰＣＴＰ）にかかる費用は，製品全体の費用の１．０％ないし４．１％程度である。
(ｳ)ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とする本件特許は，必ずしも製品（ゴルフボール）全体の利益に直結するとはいえないため，特許法１０２条１項ただし書の適用において，本件特許の寄与率を考慮することとする。


そして，前記(ｱ)，(ｲ)のとおり，我が国のゴルフボール市場においては，平成１５年ないし平成１９年において，一審原告が１位，一審被告が３位のシェアを有しており，一審被告を除いた市場を仮定すると，一審原告のシェアは約４０％強である。一方，米国では，２００５年（平成１７年）ころ，アクシネット・カンパニーがゴルフボール市場のシェアにおいて１位であり，日本でも，宣伝等によりその知名度は非常に高い。
また，前記のとおり，ゴルフボールは特許の塊ともいわれ，一審原告のゴルフボールにおいても，本件特許以外に多くの特許が用いられており，本件特許は，ゴルフボールの芯球部分を特定の化学物質を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とし，飛び性能の更なる向上を目的とするものである。
そして，ゴルフボールにおいては，コア（芯球）のみでなく，カバー，ディンプルも重要であって，その性能としても，飛び性能のみならずスピン，打ち出し角，ディンプル等に関するものも重要である。以上の諸事情を総合的に考慮して，本件特許の寄与率を５０％と認定することとし，本件において，一審原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた控除後の割合としては，原判決における４０％を前提としつつ，本件特許の寄与率５０％をも考慮して，上記控除後の割合を２０％と認めるのが相当である。
(ｴ)一審被告の主張に対する判断
ａ一審被告は，原判決が，原告製品を５種類のゴルフボールに特定しながら，特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」を考慮するに際しては，原告製品のマーケットシェアを原告製品の全製品としている点が誤りである旨主張する。しかし，一審原告も主張するように，一審被告による侵害品が市場に存在しなかったと仮定した場合，原告製品をどの程度代替して販売し得たかを検討するに当たっては，特定の原告製品に最も対応すると解される競合他社の製品を抽出して，かかる競合製品市場でのシェアを参考にすべきであるが，現実には，かかるシェアの算定は困難であり，各社のゴルフボール全体でみたシェアで代用することには一定の合理性がある。
そして，同シェアは，ゴルフボールメーカー各社の特許等の知的財産権，営業努力やブランド力が総合的に反映された結果であると解されるので，これを参考にすることは合理性があるといえる。以上のとおり，原判決が，特許法１０２条１項ただし書において，一審原告の全製品を含むマーケットシェアを考慮したことに誤りはない。
ｂ次に一審被告は，「ユーザーがゴルフボールを選択するに当たり，その性能を重視するとはいえるが，そのような性能を発揮する原因となる具体的な成分等には特段の関心を抱いておらず，本件訂正発明の対象である添加剤の使用がユーザーには知らされていないことを『販売することができないとする事情』として考慮すべき余地はない」とする原判決は失当である旨，及び，そのようにユーザーが関心を抱いていないのであれば，正に本件特許権はユーザーの購買の動機付けに全く寄与しておらず，「販売することができないとする事情」として考慮すべき旨，それぞれ主張する。
しかし，ユーザーがＰＣＴＰの有無に特段の関心がなく，この点がユーザーに知られていないとしても，同成分がもたらすゴルフボールの性能については，ユーザーが関心を持つものと認められるから，一審被告の上記主張は採用することができない。
このほか，一審被告は，一審被告の製品カタログ（甲４３）では，本件訂正発明と同様の効果である飛距離性能の向上をセールスポイントとしており，この点がユーザーの製品購買の動機付けの１つとなっている旨の原判決の認定に関し，これは特許法１０２条１項ただし書の適用においては全く無意味な認定，判断である旨主張する。しかし，「需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の性能」は，特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」における考慮要素の一つといえるところ，現に一審被告は，被告各製品につき，飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げている（甲４３，乙１１２参照）から，この点は購買の動機付けとなるものであり，一審被告の上記主張は理由がない。
ｃ次に一審被告は，原告製品のうち２種類のモデルにつき，これと競合する被告製品の譲渡数量の４０％に相当する数量を加算すると，荒川計算鑑定書に記載された上記各製品の販売数量の数倍となり，あり得ない旨主張する。
しかし，前記のとおり，本判決では，「販売することができないとする事情」に基づく控除割合を８割とするものであるから，一審被告の上記批判は当たらない。
ｄ次に一審被告は，原判決が，一審被告の平成１８年の製品カタログ（甲４３）につき平成１６年のカタログと認定しており，明らかな事実誤認である旨，甲４３上の記載は，平成１８年時点での旧モデル（平成１７年モデル）との比較において飛距離が伸びていることを示すにすぎず，甲４３の「飛距離をさらにアップ」等の記載は本件訂正発明の効果ではあり得ない旨，それぞれ主張する。
確かに，原判決が甲４３につき平成１６年のカタログと認定した点は誤りであるが，いずれにしても，２００３年（平成１５年）の一審被告のカタログ（乙１１２）上も，一審被告が飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げていることが認められるから，上記の点は本件の結論に影響を及ぼすものではない。
ｅ次に一審被告は，原判決が，「平成１５年から平成１９年までの間の原告及び被告の上記市場占有率には大きな変動がみられない」（８９頁下９行～下７行）と認定したことが誤りである旨主張する。しかし，前記のとおり，一審原被告ともに５年間で約５％前後の市場占有率の変動がみられるものであるところ，これを「大きな」変動ではないとしたことが誤りとまではいえない。また，いずれにしろ，この点が本件での結論に影響を及ぼすものではない。
ｆ次に一審被告は，原判決は，被告各製品の高いブランド力を考慮することなく「販売することができないとする事情」を認定しているが，これは誤りであり，「市場占有率」等とは別個にブランド力を考慮すべき旨主張する。
しかし，本判決は，前記のとおり，一審原告の高いブランド力をも考慮して「販売することができないとする事情」に基づく控除割合を８割と認定したものであるから，上記批判は当たらない。ｇ次に一審被告は，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■についても考慮すべき旨主張するが，これらの点は，特許法１０２条３項の実施料率の場面で検討するのはともかく，同条１項ただし書所定の「販売することができないとする事情」に関して検討すべき事項には当たらない。
ｈこのほか，一審被告は，本件訂正発明の範囲が極めて限定的であり，公知例に比して同等以下の効果しか有しないこと，設計変更が極めて容易であることについても考慮すべき旨主張する。


まず，本件訂正発明の範囲が，複数回の訂正等によって限定的なものとなっているのは事実であるが，この点が，直ちに「販売することができないとする事情」に影響を及ぼすものではない。また，本件訂正発明が，公知例に比して同等以下の効果しか有しないとの事実を認めるに足りる証拠はなく（乙４７［「ゴルフボールの芯の初速の比較」と題する実験結果］は特定の配合例についての実験にすぎず，同実験結果のみから上記事実を認めることはできない。），設計変更が極めて容易であるとしても，それによって直ちに一審原告が「販売することができないとする事情」に影響を及ぼすものとはいえない。
カ消滅時効の抗弁につき
原判決９２頁４行目から９３頁１１行目までを引用する。
キ弁護士費用につき
(ｱ)本件における一切の事情を勘案すると，弁護士費用としては，原判決と同様に５０００万円が相当と認められる。
(ｲ)なお，一審被告は，本件訴訟が長期に及んだのは，本件提訴後に一審原告が２度にわたり訂正請求を行い，ようやく本件特許の特許性を維持できたことによるもので，一審被告の行為に基づく相当因果関係の範囲内の損害とはいえない旨主張する。
確かに，本件特許につき複数回訂正がされたことは，一審被告の主張するとおりであるが，他方で，本件訴訟において，一審被告が，充足論，無効論について全面的に争いながらも，結果的にいずれも認められなかったことからすれば，訴訟の長期化を一方的に一審原告の責任とすることはできず，一審被告の上記主張は採用することができない。
(2)特許法１０２条３項の適用に関し
ア原判決９５頁１２行目から１９行目を引用する。
イ本件での適正な実施料率
(ｱ)一審被告は，原判決が，本件での実施料率につき５％としたことにつき，過大であり，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を考慮して，許諾例を前提に実施料率を算出すべき旨主張する。
また，一審被告は，本件訂正発明の内容，他の構成の代替可能性，本件訂正発明の寄与度，一審被告の高いブランド力，営業努力につき，本件訂正発明の実施料率の減額要素として考慮すべき旨主張する。確かに，実施料率を定めるに際し，当事者間において許諾例が存在する場合，その内容が当事者の意思を最もよく反映しており，当該業界における実施料率の統計値よりも実態に近いものと認められるから，本件でも，■■■■■■■■■■■■を検討することとする。また，一審被告が主張する上記の各事情についても，実施料率を検討するに当たっては重要な考慮要素であるから，これらについても同様に考慮することとする。
そこで検討するに，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■，それぞれ認められる。
以上の事実及び前記(1)オ(ｲ)認定の各事実を総合的に考慮すると，本件での実施料率としては３％が相当と認める。
(ｲ)原判決９７頁１１行目から９８頁８行目まで，及び原判決の別表１０を引用する（ただし，９７頁１３行目の「５％」を「３％」と，「２４００万円」を「１４４０万円」と，９８頁６行目の「５％」を「３％」と，同頁７行目の「１０２２万０４９７円」を「６１３万２２９４円」と，それぞれ訂正する。）。
ウ特許法１０２条１項ただし書と同条３項の重畳適用の有無(ｱ)特許法１０２条１項ただし書の適用により，権利者が販売することができないとされた部分につき，更に同条３項を適用することができるかにつき，以下検討する。
特許法１０２条１項は，特許侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し，同条３項は，当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから，それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり，また，特許権者によって販売できないとされた分についてまで，実施料相当額を請求し得ると解すると，特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求し得る逸失利益の範囲を超えて，損害の填補を受けることを容認することになるが，このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い。
以上からすれば，特許法１０２条１項ただし書と同条３項の重畳適用は否定すべきであり，これと同旨の原判決に誤りはない。
(ｲ)一審原告の主張に対する判断


ａ一審原告は，重畳適用を肯定しなければ，特許法１０２条１項ただし書において「販売することができないとする事情」があるとして譲渡数量の全部を控除された場合，同条３項による損害賠償請求を認めない結果，権利者は全く損害賠償を得ることができず，最低限度の損害額を保証した同条３項の趣旨に反する旨主張する。
しかし，特許侵害による損害は，基本的には侵害行為による権利者の逸失利益の填補であり，同条１項ないし３項は，そのために特許法が定めた計算方法である。したがって，特定の期間における侵害行為に対する損害は，原則として１個の算式で決められるべきであり，同条１項によって認められた損害は，逸失利益としての限界であり，それ以上，同条３項を更に適用して，特許権者等が販売することができない数量につき，実施料相当額を損害として認める理由はない。そして，同条３項の実施料相当額も，あくまで，取引による逸失利益が主張し得ない場合において，逸失利益につき，実施の対価という形で擬制した規定と解すべきである。
その結果，同条１項による損害額算定において，侵害行為と因果関係のある販売減少数量が一部でも認められた場合には，その数量が特許権者の製品についての市場での評価を代弁するものであり，因果関係が認められなかった数量は，市場で評価されなかったものであって，権利者の逸失利益の全てがそこで評価され尽くしたとみるべきである。この点は，「販売することができないとする事情」があるとして，譲渡数量の全部を控除された場合も同様である。
ｂ次に一審原告は，特許法１０２条１項と３項が前提を異にする損害算定方式であるからといって，同条１項ただし書で控除された数量部分につき同条３項に基づく実施料相当額の損害賠償請求を否定する根拠にはならない旨主張する。
しかし，損害の上限は逸失利益であるところ，同条３項の実施料相当額は，あくまで，取引による逸失利益が主張し得ない場合において逸失利益につき実施の対価という形で擬制した規定と解すべきである。
したがって，同条１項の適用において，権利者が販売し得なかった部分に関し，実施料相当額の請求を認めると，填補された損害額以上のものを侵害者に請求できることになって相当ではなく，一審原告の上記主張は採用することができない。
ｃ次に一審原告は，特許法１０２条１項ただし書の控除数量分につき同条３項の実施料相当額の損害賠償を認めても，それは販売数量の減少による逸失利益とは異なる観点からの損害を，重複のない範囲で正当に算定するものであって，特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益以上の損害の填補を受けることを認めるものではない旨主張する。
しかし，前記ａのとおり，同条３項の実施料相当額も，あくまで取引による逸失利益が主張し得ない場合に，実施の対価の形で逸失利益を擬制した規定にすぎず，同条１項による損害額算定において，侵害行為と因果関係のある販売減少数量が一部でも認められた場合には，その数量が特許権者の製品についての市場での評価を代弁するものであり，因果関係が認められなかった数量は，市場で評価されなかったものであって，権利者の逸失利益の全てがそこで評価され尽くしたとみるべきであるから，一審原告の上記主張は理由がない。ｄ以上のとおり，一審原告の上記主張は，いずれも採用することができない。
(3)小括
以上によれば，一審被告による本件特許権侵害により一審被告が賠償又は返還すべき一審原告の損害額及び利得額は，別表１３の「製品別損害額」及び「製品別利得額」の各金額となる（なお，その内訳は，別表１４及び１５のとおり）。
したがって，一審原告は，一審被告に対し，本件特許権侵害の不法行為による損害賠償及び不当利得の返還として総額９億２１５２万４０５５円（別表１３末行の「合計認容額」欄記載の金額）及び内金１億３０２２万１５７２円（別表１３の平成１５年上期の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１５年７月１日から，内金１億５０９０万３２７１円（別表１３の平成１５年下期の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１６年１月１日から，内金１億４７０５万５２６５円（別表１３の平成１６年上期の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１６年７月１日から，内金１億３４２９万９６３０円（別表１３の平成１６年下期の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１７年１月１日から，内金１億４１２３万５４４５円（別表１３の平成１７年上期の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１７年７月１日から，内金１億４２１８万７０１５円（別表１３の平成１７年下期の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１８年１月１日から，内金１４４０万円（別表１３の「平成１４年」の「製品別利得額」欄記載の利得額）に対する平成１８年１月５日（訴状送達の翌日）から，内金５０８万９５６３円（別表１３の「平成１８年２月２０～２８日」の「各期間合計額」欄記載の金額）に対する平成１８年３月１日から，内金５６１３万２２９４円（①別表１３の「平成１８年１月」の「各期間合計額」欄記載の金額と②「平成１８年２月１～１９日」の「各期間合計額」欄記載の金額，③「弁護士費用」欄記載の損害額の合計額）に対する平成２１年２月２４日（訴えの変更申立書送達の翌日）から，各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができることになる。
３結論
以上のとおり，一審原告の請求にかかる認容額は上記２(3)のとおりである。そうすると，一審被告の本件控訴は一部理由があり，一審原告の附帯控訴は理由がない。よって，一審被告の本件控訴に基づき原判決を変更することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官      中    野    哲    弘
裁判官      東海林         保
裁判官      矢    口    俊    哉
（以下別表省略）


平成２４年３月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年(ワ)第２５３５号職務発明補償金請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月２０日
判              決
埼玉県川越市＜以下略＞
原              告        Ａ同訴訟代理人弁護士        西        田        研        志同                        磯        野        清        華同                        神        保        宏        充同                        中        澤        佑        一同                        友        村        智        子同補佐   人弁理   士        中        村        和        男
大阪市＜以下略＞
被              告        和光純   薬工業   株式会   社同訴訟代理人弁護士        川        田                  篤同訴訟復代理人弁護士        萩        原                  新
主              文
１被告は，原告に対し，１５０万４０００円及びこれに対する平成２２年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを２３分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，３４６４万８０００円及びこれに対する平成２２年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の従業員であった原告が，在職中に職務発明として，尿中の微量蛋白の測定等において亜硝酸イオンの影響による誤差の発生を回避するための発明をし，当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したとして，被告に対し，特許法３５条（平成１６年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）３項所定の相当の対価の支払を求める事案である。１前提事実（争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア被告は，試薬，化成品，臨床検査薬（体外診断用医薬品）の生産，売買及び輸出入等を業とする株式会社である（目的につき弁論の全趣旨）。イ原告は，昭和４６年３月に芝浦工業大学工業化学科を卒業し，同年４月に被告に入社して東京研究所に配属された後，一般化学分析の業務を経て，昭和４７年４月から，臨床検査薬の開発に従事するようになった。原告は，昭和５９年３月には大阪研究所東京分室の主任研究員に就任して自己の研究室を持つようになり，昭和６２年２月１日には東京研究本部応用研究所に配置換えとなったが，平成１５年４月に試薬化成品事業部試薬研究所に配置換えとなるまで，臨床検査薬の開発に従事し続け，平成１９年６月に被告を退職した（昭和５９年，６２年の異動につき甲２４の１・２）。ウＢは，昭和３９年３月に室蘭工業大学工業化学科を卒業し，同年４月に被告に入社して東京研究所等に配属された後，昭和６２年２月１日に東京研究本部応用研究所の所長に就任するとともに，原告の上司にもなり，平成１３年６月に被告を退職した（甲２９，乙３５）。
(2)本件各発明とその意義等
ア被告は，別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲第１項等の発明を「本件発明１」等といい，併せて「本件各発明」という。また，本件各発明に係る特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書（別紙特許公報参照）を「本件明細書」という。）を有していた。なお，本件特許権は，平成１９年３月２５日，存続期間の満了により消滅した。
別紙特許公報には，発明者として，原告及びＢ（以下「原告ら」という。）が記載されている。
イ腎臓疾患の診断に用いる尿中の蛋白や中枢神経系の炎症等の診断に用いる髄液中の蛋白を分析する方法には，その有無のみを判定する定性法とその濃度まで判定する定量法とがある。
定性法には，健康診断でのスクリーニング等のため，試験紙で陰性又は陽性等を判定する試験紙法がある。
これに対し，定量法には，スルホサリチル酸やトリクロロ酢酸を用いる比濁法やクマシーブリリアントブルーＧ－２５０を用いる比色法がある。しかし，比濁法や比色法には，蛋白種間差が大きいために検量線が湾曲したり，試験管やセル等の器具類が汚染されたりするなどという問題があった。これらの問題を解決するため，ピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる比色法が開発されたものの，この方法も，試料に含まれるキレート系物質により，試薬の着色度（試薬ブランク）が低下し，蛋白含量に負誤差が生じるという問題があった。この問題を解決するため，被告においては，キレート剤等を添加するという方法を発明し（以下，この発明を「本件先行発明」という。），昭和５９年１２月に特許出願をした。しかし，この方法にも，試料に含まれる亜硝酸イオンによりなお蛋白含量に負誤差が生じるという問題があった。そこで，スルファニル酸等，特定のアミノ基を有した有機化合物を添加することによって上記問題を解決したのが本件各発明である。（ピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる比色法の開発理由及び昭和５９年１２月の特許出願につき甲２）
(3)被告による本件特許権の取得に至る経緯等
ア被告の従業員は，本件特許の出願日である昭和６２年３月２５日に先立ち，本件各発明をした（原告が本件各発明の発明者であるか否かについては，後記のとおり，争いがある。）。
本件各発明は，被告の業務範囲に属し，かつ，発明をするに至った行為が被告における当該従業員の職務に属するものであるから，特許法３５条１項所定の職務発明に当たる。
イ被告においては，本件特許の出願当時，被告の従業員がした職務発明に関し，「従業員発明考案取扱規定」（以下「本件規定」という。）が定められていた。
本件規定には，従業員の職務発明について特許を受ける権利が被告に承継されるとともに，被告が職務発明をした従業員に対して，特許出願時に発明者１名につき１０００円，設定登録時に特許１件につき１万円（共同発明の場合は均等割）の各報奨金を支払う旨の定めがある。ウ被告は，本件規定に基づき，本件各発明について特許を受ける権利を原告らから承継したとして，昭和６２年３月２５日，本件各発明について特許出願をし，平成１１年８月１３日，本件特許権の設定登録を得た。これを受け，原告は，本件規定に基づき，本件特許の出願後に１０００円と本件特許権の設定登録後に５０００円（１万円をＢとの間で均等割にしたもの）の合計６０００円を被告から受領した。


エ被告は，昭和６２年から平成１８年ころまでの間，本件発明３を実施した尿・髄液中の蛋白含量を測定する臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」及び「マイクロＴＰ－ＡＲ」（以下「本件各検査薬」という。）を販売し，●（省略）●の売上げを得た（本件各検査薬の機能につき甲３・４）。
また，●（省略）●
２争点及び当事者の主張
本件の争点は，①本件各発明の発明者は原告か，②本件各発明により被告が受けるべき利益の額，③本件各発明がされるについて被告が貢献した程度，④相当対価額である。
(1)争点①（本件各発明の発明者は原告か）
（原告の主張）
ア原告の発明者性
被告では，前記１（前提事実）(2)イのとおり，ピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる比色法において，キレート剤等を添加するという本件先行発明をし，昭和６０年８月ころから，本件先行発明を実施した臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」及び「マイクロＴＰ－ＡＲ」を順次販売していたが，試料に含まれる亜硝酸イオンによりなお蛋白含量に負誤差が生じるという問題があった。
原告は，昭和６１年９月１９日ころ，臨床検査薬事業本部開発部のＣ主任との打合せにおいて，２～３日蓄尿した細菌尿は亜硝酸の濃度が５０～１００mg／dlとなり，蛋白含量に負誤差が生じることがあるため，「マイクロＴＰ－ＡＲ」を購入することができないと東京医科歯科大学附属病院から言われた旨を聞いた。これに対し，原告は，スルファニル酸を添加することにより亜硝酸をスルホベンゼンジウゾニウム塩として除去することを思い付いた。そこで，原告は，Ｃ主任が帰った後，まず，臨床検査薬「マイクロＴＰ」に自分の尿や蛋白標準液，濃度１００mg／dlの亜硝酸溶液を適宜添加していったところ，亜硝酸溶液によって上記検査薬の色が褐色から黄色に変化し，亜硝酸イオンによって試薬の着色度（試薬ブランク）が低下することを確認した。原告は，次に，スルファニル酸を添加した臨床検査薬「マイクロＴＰ」に濃度１００mg／dlの亜硝酸溶液を添加したところ，上記検査薬の色が褐色から変化せず，スルファニル酸によって亜硝酸イオンの影響を回避し得ることを確認した。
原告は，昭和６１年９月２６日以降，スルファニル酸以外の有機アミノ化合物を添加した臨床検査薬「マイクロＴＰ」に亜硝酸溶液を添加する実験を繰り返すことにより，除去作用があって薬液の色を変化させないものを選別するとともに，同年１１月１４日以降，薬液の経日安定性を確認する試験も順次行っていった。その後，原告は，昭和６２年２月５日，本件明細書の原案を作成し，遅くとも同日までに，試薬に特定のアミノ化合物を添加することにより，亜硝酸をジアゾニウム化合物に変換して除去するとともに，蛋白の分析にも影響しない本件各発明を完成させた。
イＢ等の発明者性
別紙特許公報に本件各発明の発明者として記載されているＢは，前記１（前提事実）(1)ウのとおり，本件特許の出願当時，東京研究本部応用研究所の所長を務めるとともに，原告の上司も兼ねており，被告においては管理者も発明者として出願することを慣例としていたため，発明者として記載されたにすぎない。Ｂは，本件各発明の完成当時，まだ原告の上司ではなかった上，合成の分野が専門であって，臨床検査薬の分野は専門外であったから，本件各発明を着想し得ず，原告からＢに相談もしていない。本件各発明で検討された有機アミノ化合物は，写真薬等の開発に用いられたものが多い。これは，被告が，昭和３０年代から，写真薬の開発を行っていたことから，原告も，昭和５０年ころから，比色法における臨床検査薬の開発に合成や写真化学の技術を日常的に採り入れていたことによるものであって，Ｂの発明者性を裏付けるものではない。このことは，特許庁から本件特許の拒絶理由が通知された際，被告の特許部が原告だけに対応を求めたことからも，明らかである。
したがって，Ｂは，本件各発明の技術的思想の創作に貢献しておらず，本件各発明の発明者ではない。
なお，東京医科歯科大学附属病院は，本件各発明の課題を提供しただけであり，大阪大学も，本件各発明を実施した試作品を試用してもらっただけであるから，大学関係者は，本件各発明の発明者ではない。
ウ小括
以上のとおり，本件各発明の発明者は，原告だけである。
（被告の主張）
ア本件各発明の発明者が誰であるかは，知らない。
イＢ等の発明者性について
Ｂは，大学で「分析化学」を専攻するとともに，東京大学の薬品分析学教室にも国内留学するなど，分析の分野にも詳しかった上，東京研究所における原告の先輩であり，昭和４９年ないし５０年には，臨床検査薬の開発を統括して原告を指導していた。また，Ｂは，昭和５６年ないし５８年ころには，スルファニル酸に亜硝酸を反応させて得たジアゾニウム塩にヒドロキシカルボン酸又はそのエステルをカップリングさせて合成した写真用薬品「Ｍ－６ａ」に係る製造方法の開発及び改良に従事していた。さらに，Ｂの専門である有機合成の分野では，尿にスルファニル酸を添加して尿中の亜硝酸をジアゾ化合物にし，これをカップリング剤と反応させて色素を形成させることにより，尿中の亜硝酸を測定するグリース法や，スルファニル酸等のアミンを添加して過剰な亜硝酸を除去する方法が周知であった。加えて，原告がスルファニル酸以外に検討した有機アミノ化合物は，Ｂの専門であった写真薬等の開発に用いられるものが多い。被告においては，管理職と研究員とが日常的に接触しているため，共同で発明した管理者を発明者として出願しているのであって，発明をしていない単なる管理者であるにすぎない者を発明者として出願しているわけではない。これらの事実を総合すれば，Ｂは，原告から相談を受けて本件各発明を着想し，原告に対して本件各発明に関する具体的な提案や有機アミノ化合物の提供をした可能性が高く，Ｂが本件各発明の発明者であった可能性がある。
なお，本件各発明の課題を提供した東京医科歯科大学や本件各発明を先行して実施していた大阪大学の職員等が本件各発明の発明者であった可能性もある。
ウ原告の発明者性について
原告は，本件各発明につき，スクリーニング試験や経日安定性試験といった周辺的な実験を行っただけで，亜硝酸陽性の尿を用いた核心的な実験を行っておらず，本件各発明の発明者ではない疑いがある。特許庁から本件特許の拒絶理由が通知された際，被告の特許部が原告だけに対して対応を求めたのは，原告が担当部署の責任者であったからにすぎない。
エ小括


以上のとおりであるから，本件各発明の発明者が原告であるということはできない。
(2)争点②（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）
（原告の主張）
ア本件各発明により被告が受けるべき利益
本件各発明により被告が受けるべき利益は，本件特許の独占権に基づく利益を指すから，●（省略）●被告が自ら実施することにより得られた売上高につき，第三者に実施許諾をしたとしたら得られたであろう実施料（自己実施による独占の利益）の合計額となる。
イ自己実施による独占の利益
(ア)本件発明１・２について
ａ想定実施料に係る独占の利益
前記１（前提事実）(3)エのとおり，被告は，物の発明である本件発明３を実施した本件各検査薬を販売しており，検査機関等の購入者は，方法の発明である本件発明１・２を実施して蛋白を分析することになる。このため，本件各検査薬の売上高には，本件発明３の実施料相当額の利益だけでなく，本件発明１・２の想定実施料分も含まれている。被告は，特許法３５条１項所定の法定通常実施権だけでは購入者に本件発明１・２の実施を許諾することができず，その実施料を得ることもできなかったから，本件発明１・２の想定実施料分は，その全額が独占の利益となる。
ｂ想定実施料率
被告が●（省略）●から得ていた実施料は，前記と同様，検査機関等の購入者が本件発明１・２を実施して蛋白を分析することになるため，本件発明３の実施料だけでなく，●（省略）●が購入者から得る本件発明１・２の実施料分も含んでいる。被告が●（省略）●であったところ，本件発明３によって製造される試薬は本件発明１・２によって使用される分析方法の手段にすぎないことを考慮すれば，本件発明１・２の実施料率は，●（省略）●を下らない。
ｃしたがって，本件発明１・２に係る独占の利益の額は，次の計算式のとおり，６４００万円となる。
（計算式）●（省略）●×●（省略）●＝6400万円
(イ)本件発明３について
ａ超過売上高
(ａ)仮想実施料
前記(ア)のとおり，本件各検査薬の売上高は，本件発明３の実施料相当額の利益（仮想実施料）を含んでいる。
(ｂ)超過割合
被告は，特許法３５条１項所定の法定通常実施権だけでも本件発明３を実施して本件各検査薬を販売することができ，その実施料相当額の利益を得ることができた。
この点につき，①臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」（用手法用）及び「マイクロＴＰ－ＡＲ」（自動分析装置用）の施設採用率は，本件発明３を実施する前の昭和６０年ころは３０％程度にすぎなかったのが，本件発明３を実施した後の平成１８年ころには前者を中心に約８６％にまで上がった。被告の他の臨床検査薬は，本件各検査薬のような施設採用率の上昇を示していない。これに対し，大塚アッセイ研究所が販売していたクマシーブリリアントブルーＧ－２５０を用いた比色法による臨床検査薬「トネインＴＰテスト」の施設採用率は，昭和６０年ころは２０％程度であったのが，平成１８年ころには約４％にまで下がった。また，②本件各発明は，人命を預かる体外診断用医薬品に関する重要な発明である上，比色法一般に適用することができ，適用範囲が広い。
これらの事実を総合すれば，本件各検査薬の売上高から本件発明１・２に係る独占の利益の額を控除した額に占める本件発明３に係る超過売上高の割合は，３０％を下らない。
なお，①尿中の蛋白を分析する方法は，定性法の方が定量法よりも普及しているが，定性法はスクリーニング検査で用いられるのに対し，定量法は精密検査で用いられ，使用する目的や局面が異なる。また，②尿中の亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じることは，２～３日冷暗所で防腐剤を入れずに細菌尿等を蓄尿した場合，亜硝酸が短期間では分解しきれず，その濃度が５０～１００mg／dlとなり，蛋白含量に負誤差を生じさせることがあるから，本件各発明には必要性がある。さらに，③実施許諾の申入れが●（省略）●以外になかったのは，添付文書に●（省略）●を記載する必要がなく，無断使用しても分からないからである。●（省略）●が実施許諾を申し入れたのは，●（省略）●被告が警告したからである。したがって，①定性法の方が普及していることや②尿中の亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じにくいこと，③実施許諾の申入れが少なかったことは，本件各発明による独占の利益を否定する根拠にはならない。
ｂ仮想実施料率
前記(ア)ｂのとおり，被告が●（省略）●から得ていた実施料の率●（省略）●のうち，本件発明１・２の実施料率が●（省略）●を占めることを考慮すれば，本件発明３の実施料率は，●（省略）●といえる。
ｃしたがって，本件発明３に係る独占の利益の額は，次の計算式のとおり，●（省略）●となる。
（計算式）（●（省略）●－6400万円）×0.3×●（省略）●＝●（省略）●
ウ小括
以上のとおり，本件各発明により被告が受けるべき利益の額は，次の計算式のとおり，６９３０万８０００円となる。
（計算式）●（省略）●＋6400万円＋●（省略）●=6930万8000円
（被告の主張）
ア自己実施による独占の利益について
(ア)本件発明１・２について
被告が本件各発明について特許を受ける権利を承継しなかったとしても，本件各検査薬には本件特許権についての特許法３５条１項所定の法定通常実施権が及ぶため，購入者が本件発明１・２を実施しても，それは実施権の範囲内の行為である。
したがって，本件発明１・２に係る独占の利益は，存在しない。
(イ)本件発明３について
①尿中の蛋白を分析する方法は，費用や手間，時間の観点から，定性法の方が定量法よりも普及していた。定量法においても，前記１（前提事実）(2)イのとおり，比濁法やクマシーブリリアントブルーＧ－２５０を用いる比色法等といった代替技術があった。実際，大塚アッセイ研究所は，昭和６０年ころから，上記比色法を用いた臨床検査薬「トネインＴＰテスト」を販売していた。


また，②尿中に亜硝酸イオンが含まれるのは，尿路感染症を発症したまれな場合に限られる。蓄尿の場合も，冷暗所で防腐剤を入れて保存される上，亜硝酸は排尿後６時間で分解されるから，亜硝酸の濃度が５０～１００mg／dlとなることは考えにくい。尿中の亜硝酸イオンが蛋白含量に与える負誤差も，２％にすぎず，許容される誤差９％の範囲内であった。このため，亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じることは，実務上問題とされていなかった。しかも，本件各発明は，本件先行発明を前提として，わずかな改良を付加した発明にすぎなかった。このため，本件各発明は，必要性に乏しい発明であり，被告も●（省略）●本件各発明の作用効果を宣伝していなかった。
そのようなこともあって，③被告は，一般的な実施料を支払ってもらえれば，本件各発明の実施を許諾する方針であったにもかかわらず，●（省略）●に実施許諾の申入れはなかった。
本件各検査薬の施設採用率が上がったのは，主に，被告が，臨床検査薬業のトップメーカーとして，高い知名度を有するとともに，昭和５６年ころから，検査機関等に対して生化学分野の自動分析装置を貸与する事業を進めた結果，その普及と同時にこれに用いる本件各検査薬を含めた臨床検査薬の販売が促進されたことによるものである。また，大塚アッセイ研究所が販売していた臨床検査薬「トネインＴＰテスト」の施設採用率が下がったのは，セルの自動洗浄後も色素が残り，自動分析装置に適していなかったことによるものである。したがって，本件各検査薬の施設採用率が上がったのは，本件各発明によるものではない。したがって，本件発明３に係る独占の利益も，存在しない。
イ小括
以上のとおりであるから，本件各発明により被告が受けるべき利益の額は，●（省略）●から得られた実施料●（省略）●に限られる。(3)争点③（本件各発明がされるについて被告が貢献した程度）
（被告の主張）
ア本件各発明に対する被告の貢献
本件各発明に対する被告の貢献は，研究施設・研究機器・研究材料等の提供や本件各発明の権利化から事業化まで，幅広く存在する。すなわち，被告は，試薬メーカーとしての研究施設・研究機器・研究材料等を有しているため，原告らは，様々な有機化合物や異常尿等の試料を容易に入手することができた。
また，被告においては，従前から，尿中蛋白の臨床検査薬に関する研究が行われていたため，本件各発明もそのような研究の蓄積の上にされたものである。
さらに，被告の特許部は，本件各発明に関し，拒絶理由通知に対して提出した補正書・意見書の各内容を原告らに提案したり，●（省略）●との間でライセンス契約の交渉を行ったりして，本件各発明の権利化や事業化にも貢献した。
イ本件各発明に対する原告らの貢献
本件各発明は，原告らの職責に当然含まれる上，本件先行発明を前提とした付加的な発明にすぎない。しかも，本件各発明は，亜硝酸イオンに有機アミノ化合物を添加してジアゾニウム塩を生成するという有機化学合成の基本的な技術を用いたものにすぎず，この技術は，被告の東京研究所等において写真薬の開発・製造に用いられていた。このため，本件各発明は，被告の担当研究者であって課題さえ与えられれば，誰でも容易に発明をすることができるものであった。
また，本件各発明の製品化は，製造部が臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」及び「マイクロＴＰ－ＡＲ」に●（省略）●を添加するだけであるから，原告らの関与は従属的なものにとどまる。
ウ小括
以上を総合すれば，本件各発明がされるについて被告が貢献した程度は，１００％であり，少なくとも９５％を下るものではない。
（原告の主張）
ア本件各発明に対する被告の貢献について
本件各発明に対する被告の貢献は，研究施設・研究機器・研究材料の提供だけである。
すなわち，被告が原告に提供した研究施設は，東京研究所内にある約９４㎡の研究実験室だけである。また，被告が原告に提供した研究機器は，他の研究にも用いられる分光光度計（購入費５６５万円。昭和５５年購入，償却済み。）とｐＨメーター（購入費約２０万円），天びん（購入費約３０万円）だけである。さらに，被告が原告に提供した研究材料は，研究実験室内の在庫品であった臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」及び「マイクロＴＰ－ＡＲ」並びに●（省略）●及び亜硝酸ナトリウム等の化合物だけであり，材料費も１万円以下である。
なお，被告は，昭和６２年から本件各検査薬を販売するに当たり，臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」及び「マイクロＴＰ－ＡＲ」に●（省略）●を添加しただけであって，製造設備を新設・改造したことはなく，宣伝活動もしていない。また，被告が原告の研究室に配属した部下も，近く結婚により退職する女性の新人か海外等の他部署への配置換えを控えた研修者が主であった。さらに，原告は，他の研究員と異なり，国内の大学に留学させてもらったこともない。
イ本件各発明に対する原告の貢献について
被告は，尿蛋白の測定に関しては，従前，公知文献に従った濃度２％のスルホサリチル酸溶液を調整液として販売していただけであり，被告における技術の蓄積はほとんどなかった。しかも，亜硝酸と含窒素有機化合物からジアゾニウム塩を生成する化学反応は，反応性が高いため，精密分析に用いる臨床検査薬には用いないのが常識であった。そのような状況下で，原告は，本件各発明をした。
また，原告は，本件各発明に関し，明細書の原案や拒絶理由通知に対して提出した補正書の草案を作成し，本件各発明の権利化に貢献した。さらに，原告は，製造移管作業を担当したり，各種講演会で講演したり，●（省略）●との間でライセンス契約を締結する契機となった特許権侵害状況調査を担当したりして，本件各発明の製品化や事業化にも貢献した。したがって，本件各発明に対する原告の貢献は絶大である。
ウ小括
以上を総合すれば，本件各発明がされるについて被告が貢献した程度は，５０％を超えるものではない。
(4)争点④（相当対価額）
（原告の主張）
ア本件各発明の相当対価額は，次の計算式のとおり，本件各発明により被告が受けるべき利益の額６９３０万８０００円に，本件各発明がされるについて原告が貢献した程度である５０％を乗じた３４６５万４０００円となり，被告の未払額は，既払の報奨金６０００円を控除した３４６４万８０００円となる。


（計算式）6930万8000円×（１－0.5）＝3465万4000円3465万4000円－6000円＝3464万8000円イよって，原告は，被告に対し，特許法３５条３項に基づき，相当の対価の未払額である３４６４万８０００円及びこれに対する弁済期（訴状送達の日の翌日）である平成２２年２月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告の主張）
争う。本件各発明の相当対価額は，次の計算式のとおり，本件各発明により被告が受けるべき利益の額●（省略）●に，本件各発明がされるについて原告が貢献した程度である０ないし５％とＢとの発明者間貢献度５０％（民法２５０条）を乗じた０円ないし●（省略）●となり，被告の未払額は，既払の報奨金６０００円を控除した０円ないし●（省略）●となる。（計算式）●（省略）●×（１－0.95）×0.5＝●（省略）●
●（省略）●－6000円＝●（省略）●
第３当裁判所の判断
１争点①（本件各発明の発明者は原告か）について(1)証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められ，この認定を覆すに足りる証拠はない。
ア被告における臨床検査薬の開発経緯等（甲７の３，２０の２・６・１０・１５，２４の１，２９，３１，３３，乙３５，原告本人，弁論の全趣旨）(ア)被告では，昭和４２年から臨床検査薬の開発を始め，昭和４７年ころまでに商品化をおおむね完了した。このため，被告では，同年以降，従来の用手法用の臨床検査薬に替えて，主に血液の生化学検査で用いることを念頭に置いた自動分析装置用の臨床検査薬を開発するようになった。
そのような中，原告も，昭和４７年４月に，一般化学分析を担当していた研究室から臨床検査薬の開発を担当する研究室に異動し，昭和４４年ころから主任研究員を務めていたＢの下で，２名の同僚と共に，前記自動分析装置用の臨床検査薬の開発に従事するようになった。(イ)原告が昭和４７年４月に配属された研究室は，かつて，写真薬等の合成を担当していたため，写真薬に関する試薬が多数残されていた。昭和５１年には尿や髄液中の蛋白を分析する方法としてクマシーブリリアントブルーＧ－２５０を用いる比色法が発表されており，比色法は，写真薬の発色原理を応用し得るものであった。このため，原告の所属する研究室では，上司からの指示の下，臨床検査薬等の開発に写真化学の技術を採り入れながら，商品開発や特許権の取得を進めていった。(ウ)Ｂは，昭和５２年７月に，合成等を担当する技術課に異動し，原告の上司ではなくなった。原告は，その後も，臨床検査薬の開発を続け，昭和５９年３月に，大阪研究所東京分室の主任研究員に就任して自己の研究室を持つようになった。
イ本件各発明の完成に至る経緯等（甲１，２，７の３・４，９，１７，１８・２３の各１ないし３，２４の２，２５，２９，３３，３５，乙１，５，６の２・３，１４の１・２，１８，２１，３６，原告本人，弁論の全趣旨）(ア)クマシーブリリアントブルーＧ－２５０を用いる比色法は，試験管やセル等の器具類を汚染するという問題があったため，昭和５８年に至っても，定量法のうち２割程度の採用率にとどまっていた。しかし，昭和５８年，前記の問題を解決したピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる比色法が発表され，以後は，当該比色法が急速に普及していった。
(イ)原告は，昭和５９年夏，東京大学医学部附属病院から，ピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる比色法につき，尿中の蛋白含量に負誤差が生じる問題を解決するよう依頼された。
原告の研究室で検討した結果，尿に含まれるキレート系物質により，試薬の着色度（試薬ブランク）が低下し，蛋白含量に負誤差が生じることが判明した。そこで，原告の研究室では，キレート剤等を添加し，これ以上試薬ブランクが低下しないようにして蛋白含量に負誤差が生じないようにする方法を開発し，東京大学と千葉大学の各医学部附属病院に試作品を試用してもらった上で，昭和５９年１２月，被告が本件先行発明として特許出願をした。
(ウ)被告は，昭和６０年夏には本件先行発明を実施した主に用手法用の臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」の販売を開始するとともに，翌６１年夏には自動分析装置用に●（省略）●「マイクロＴＰ－ＡＲ」の販売を開始したものの，原因不明の負誤差に関する問合せが続いていた。
(エ)原告は，昭和６１年９月１９日ころ，臨床検査薬事業本部開発部のＣ主任との打合せにおいて，２～３日蓄尿した細菌尿は亜硝酸の濃度が５０～１００mg／dlとなり，蛋白含量に負誤差が生じることがあるため，臨床検査薬「マイクロＴＰ－ＡＲ」を購入することができないと東京医科歯科大学附属病院から言われた旨を聞いた。
これに対し，原告は，かつてスルファニル酸を用いてビリルビンを測定する臨床検査薬の開発に従事していた経験から，スルファニル酸を添加することにより亜硝酸をスルホベンゼンジアゾニウム塩として除去することを思い付いた。
そこで，原告は，まず，再現実験として，臨床検査薬「マイクロＴＰ」に自分の尿や蛋白標準液，濃度１００mg／dlの亜硝酸溶液を適宜添加していったところ，亜硝酸溶液によって上記検査薬の色が褐色から黄色に変化し，亜硝酸イオンによって試薬ブランクが低下することを確認した。原告は，尿や蛋白が試薬ブランクの低下に関与してないことが判明したため，次に，スルファニル酸だけを添加した臨床検査薬「マイクロＴＰ」に濃度１００mg／dlの亜硝酸溶液を添加したところ，上記検査薬の色が褐色から変化せず，スルファニル酸によって亜硝酸イオンの影響を回避し得ることを確認した。
(オ)原告は，昭和６１年９月２６日に，Ｃ主任に対して「マイクロＴＰ」について生じる負誤差の問題が解決した旨を伝えたところ，Ｃ主任から，技術サービスセンターでの確認作業を先行したいとして，試作品の提供を求められた。そこで，原告は，臨床検査薬「マイクロＴＰ－テストワコー」にスルファニル酸を添加したものをＣ主任に渡した。(カ)原告は，昭和６１年９月２６日以降，スルファニル酸以外の有機アミノ化合物を添加した臨床検査薬「マイクロＴＰ」に亜硝酸溶液を添加する実験を４４種類の有機アミノ化合物について行い，実験データをデータ集に記録しながら，亜硝酸を除去し得る有機アミノ化合物を選別していった。


また，原告は，昭和６１年１１月１４日以降，薬液の経日安定性を確認する試験も行いながら，亜硝酸を除去し得る有機アミノ化合物を，同月２７日ころには１８種類に，同年１２月８日には９種類に，同月１１日には最終的な６種類に，順次絞り込んでいき，実験データをデータ集に記録し，実験結果を実験ノートに整理するなどした。(キ)原告は，昭和６２年１月に，経日安定性を確認する試験が約２か月経過し，臨床検査薬「マイクロＴＰ」の処方を変更するめどが立ったため，技術サービスセンターで得られた亜硝酸が陽性や陰性の人尿を用いた実験データをも参照しながら，自宅で本件各発明に係る明細書案を起案した。
(ク)被告では，昭和６２年２月１日に，組織替えが行われ，原告の研究室である大阪研究所東京分室Ａ研究室が東京研究本部応用研究所開発第三課となり，原告の上司であったＤ大阪研究所東京分室長が品質管理部長に異動し，技術部長であったＢが応用研究所長兼開発第三課長に異動して原告の上司となった。
そこで，原告は，昭和６２年２月５日に，本件各発明を本件先行発明の補強と位置付けた上で発明者を原告らとする特許出願依頼書や明細書案等をＢに提出して決裁を得た。また，本件各発明の試作品は，大阪大学に試用してもらっていたところ，好評を博し，日常的に使用されるようになっていたため，原告は，同じころ，関係部署に対して速やかに臨床検査薬「マイクロＴＰ」の処方を変更するよう指示した。(2)発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうところ（特許法２条１項），特許法３５条３項に基づいて相当の対価の支払を請求し得る発明者とは，特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者をいうものと解するのが相当である。
ア原告の発明者性について
(ア)前記(1)イ(エ)・(カ)のとおり，原告は，尿等の試料に含まれる亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じるという本件各発明の課題につき，スルファニル酸等，特定のアミノ基を有する有機化合物を添加するという解決手段を着想するとともに，上記有機化合物を添加した臨床検査薬「マイクロＴＰ」に亜硝酸溶液を添加するという実験によってその効果を確認したのであるから，本件特許に係る特許請求の範囲に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者ということができ，原告が本件各発明の発明者であることは明らかである。(イ)この点につき，被告は，原告が亜硝酸陽性の尿を用いた核心的な実験を行っていないから，本件各発明の発明者ではない疑いがある旨主張する。
しかしながら，前記(1)イ(エ)のとおり，原告は，臨床検査薬「マイクロＴＰ」に自分の尿や亜硝酸溶液を添加した再現実験を行っている。また，そもそも，本件特許に係る特許請求の範囲に，尿を試料とする記載はなく，本件明細書には，従来技術における問題（４欄２９行～３３行）や実施例（２１欄～２６欄）として，尿を試料とした説明があるにすぎない。したがって，原告が亜硝酸陽性の尿を用いた実験を行っていないことは，原告の発明者性を左右するものではない。
したがって，原告が本件各発明の発明者ではない疑いがある旨の被告の主張は，これを採用することができない。
イＢ等の発明者性について
(ア)前記(1)イのとおり，Ｂは，昭和６１年９月から昭和６２年２月までの間，被告の技術部長や応用研究所長兼開発第三課長といった管理職を務めていた者にすぎず，本件各発明の解決手段を着想したものとも，実験によってその効果を確認したものとも認めることができないから，本件特許に係る特許請求の範囲に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者ということができず，Ｂが本件各発明の発明者であるということができないことは明らかである。また，東京医科歯科大学や大阪大学の職員等が本件各発明の解決手段を着想したことや，実験によってその効果を確認したことについても，証拠が全くない。
(イ)この点につき，被告は，Ｂが分析の分野に詳しく，原告の上司を務めたこともある先輩であったことや，本件各発明にはＢの専門である有機合成の技術が多く用いられていること，被告においては管理職と研究員が日常的に接触していること等から，Ｂが原告から相談を受けて本件各発明を着想し，原告に対して本件各発明に関する具体的な提案や実験材料の提供をした可能性が高く，Ｂが本件各発明の発明者であった可能性がある旨主張する。
確かに，前記(1)ア(ア)ないし(ウ)のとおり，Ｂは，昭和４４年ころから，臨床検査薬の開発を指導するとともに，昭和４７年４月から昭和５２年６月までの間，原告の上司を務めていた上，証拠（甲１，乙３５）によれば，本件各発明に係る含窒素有機化合物には，Ｂの専門である写真薬の原料や添加物が複数含まれていることが認められる。また，前記(1)イ(ク)のとおり，原告は，本件各発明の発明者を原告及びＢとする特許出願依頼書を作成した上，証拠（乙１）によれば，当該依頼書には発明者記入欄の注意事項として「単なる協力者は入れないで下さい。」という記載があることも認められる。
しかしながら，前記(1)ア(イ)のとおり，原告の所属する研究室では，かねてから，臨床検査薬等の開発に写真化学の技術を採り入れながら，商品開発や特許権の取得を進めていた上，証拠（甲１９，２０の１ないし３５，２１，２２，２９，乙２９ないし３１，３５）及び弁論の全趣旨によれば，Ｂは本件各発明やその発明に至る経緯を覚えていない旨陳述していること，被告においては，研究員による職務発明の大半について，当該研究員とその上司である管理者や研究所長の共同発明として特許出願されてきたことも認めることができ，これらの事実に照らして考えると，前記認定の事実から，Ｂが本件各発明を着想したとも，本件各発明に関する具体的な提案や実験材料の提案をしたとも推認することはできず，他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
したがって，Ｂが本件各発明の発明者であるという被告の主張は，これを採用することができない。
ウ小括
以上によれば，本件各発明の発明者は，原告だけであると認めるのが相当である。
２争点②（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）について
(1)自己実施による独占の利益の有無について
特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは，使用者等に承継させた特許を受ける権利若しくは特許権又は使用者等のために設定した専用実施権に係る職務発明により使用者等が受けるべき利益をいう（同条３項参照）。


このため，当該職務発明について特許がされた場合，特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは，当該特許発明の実施権を専有する効力により使用者等が受けるべき利益（いわゆる独占の利益。以下「独占の利益」という。）を指すものと解される（同法６８条参照）。具体的には，特許権を取得した使用者等が第三者に対して当該特許発明の実施を許諾することによって得られる実施料収入（いわゆる第三者実施による独占の利益）はもちろん，特許権を取得した使用者等が自ら当該特許発明を実施することにより同法３５条１項所定の法定通常実施権を行使して得られる売上高を超過して得られた売上高（いわゆる超過売上高。以下「超過売上高」という。）につき，第三者に対して当該特許発明の実施を許諾していたら得られたであろう実施料収入（いわゆる自己実施による独占の利益）をいうものと解される。
なお，被告は，本件においては，①本件各発明には定性法や比濁法等の代替技術があったこと，②本件各発明は必要性に乏しかったこと，③一般的な実施料を支払ってもらえれば，本件各発明の実施を許諾する方針（いわゆる開放的ライセンスポリシー）であったにもかかわらず，●（省略）●以外に実施許諾の申入れがなかったことを理由に，被告の自己実施分について独占の利益はない旨主張する。
しかしながら，当該特許発明の価値が極めて低く，これを使用する者を全く想定し得ない場合や，代替技術が極めて多数存在するため，市場全体から見て当該特許の存在を無視し得るような特段の事情がある場合を除き，単に当該特許発明には，代替技術があり，必要性に乏しく，開放的ライセンスポリシーが採られているというだけでは，程度の差はともかく，依然として当該特許発明を承継した使用者等に独占の利益はあるというべきである。これを本件についてみると，前記第２の１（前提事実）(3)エのとおり，被告は，平成１２年１０月から平成１８年ころまでの間，本件特許権につき，●（省略）●に通常実施権を設定していたのであって，本件各発明の価値が極めて低く，これを使用する者を全く想定し得ないことや，代替技術が極めて多数存在し，市場全体から見て本件特許の存在を無視し得るといった前記特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件各発明により被告が受けるべき利益は，被告が●（省略）●に実施許諾することにより得られた実施料（第三者実施による独占の利益），及び，被告が自ら本件各検査薬を販売することにより得られた超過売上高につき，第三者に対して本件各発明の実施を許諾していたら得られたであろう実施料収入（自己実施による独占の利益）の合計額となる。以下，自己実施による独占の利益の額につき，検討する。
(2)自己実施による独占の利益の額について
ア本件発明１・２について
前記第２の１（前提事実）(2)アのとおり，被告は，亜硝酸イオンが共存する検体中の残留塩素，塩素イオン，硝酸イオン，リン酸イオン又は微量蛋白質を測定するための試薬という物の発明である本件発明３と，その試薬を用いた成分の分析方法という方法の発明である本件発明１・２に係る本件特許権を有している。そして，同(3)エのとおり，被告は，本件発明３を実施した本件各検査薬を販売しており，検査機関等の購入者は，方法の発明である本件発明１・２を実施して蛋白を分析することになる。このため，本件各検査薬の売上高には，本件発明１・２の実施料相当額の利益の要素をも含んでいるというべきである。
もっとも，独占の利益は，職務発明について特許がされた場合，特許発明の実施権を専有する効力に対応して生じるものであるところ，本件各検査薬を購入した者による本件発明１・２の実施は，本件発明３の実施に包含される関係にあるから，本件発明１・２による独占の利益も，本件発明３を実施して本件各検査薬の販売をしたことによる独占の利益に包含される関係にあるというべきである。
したがって，本件発明３による独占の利益と重複しない本件発明１・２による独占の利益を観念することはできず，次の本件発明３による独占の利益について検討すれば足りる。
イ本件発明３について
(ア)超過売上高について
被告は，本件発明３について特許を受ける権利を原告から承継しなくても，被告は，物の発明である本件発明３について法定通常実施権を有するから（特許法３５条１項），被告が本件発明３を自己実施することによる独占の利益は，前記(1)のとおり，被告が本件発明につき特許法３５条１項所定の法定通常実施権を有することにより本件各検査薬を販売することができた売上高を超過して得られた超過売上高につき，第三者に対して本件特許権の実施を許諾していたら得られたであろう実施料収入に限られることになる。
(イ)超過割合について
ａ証拠によれば，次の事実が認められ，この認定を覆すに足りる証拠はない。
(ａ)施設採用率（甲１，３，４，７の１ないし１６，１０，３３，３５，乙５，６の１ないし３，１４の２，１６，１８，２１，３６）社団法人日本臨床衛生検査技師会が調査した平成３年度から平成１８年度までの尿蛋白定量検査に関する施設採用率の推移は，別紙一覧表のとおりである。平成３年度から平成１８年度までの間に，比濁法は約２７％から約１％まで大きく減少しているのに対し，比色法は約６４％から約９５％まで大きく増加している。比色法の中では，クマシーブリリアントブルーＧ－２５０を用いるものは約１５％から約４％まで減少したり，●（省略）●わずかに増加しているのに対し，ピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる本件各検査薬は約４９％から約８６％まで大きく増加している。比色法が増加したのは，蛋白種間差が小さいために検量線が湾曲せず，より正確な測定をすることができたからであり，中でもピロガロールレッド・モリブデン錯体を用いる本件各検査薬が増加したのは，試験管やセル等の器具類が汚染されないことや，用手法用と自動分析装置用の両製品をそろえていること等によるものである。この点につき，被告は，本件各検査薬の施設採用率が増加したのは，主に被告の臨床検査薬業のトップメーカーとしての知名度や生化学分野の自動分析装置を貸与する事業を進めたことによるものである旨主張する。しかしながら，被告が臨床検査薬業のトップメーカーであることを認めるに足りる証拠はない。また，証拠（甲３，４，５の１・２，２９，乙７の１ないし３，１４の２，１６，３６，原告本人，弁論の全趣旨）によれば，定量法は，血液の生化学検査ではなく，尿便等の一般検査に属し，検体数が少ないなどといった理由により，比色法の下で自動分析装置の導入が進みつつも，なお用手法による測定が原則であり，自動分析装置を生化学検査と共用することも困難であることが認められるから，本件各検査薬の施設採用率が増加したのは，主に被告が生化学分野の自動分析装置を貸与する事業を進めたことによるものともいい難い。したがって，被告の上記主張は，これを採用することができない。


(ｂ)亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じる可能性（甲１，２９，３５，乙６の２・３，１４の１，１５，３３，３４，３９，弁論の全趣旨）
尿の定量法は，２４時間以内に蓄尿した尿を試料とすることが推奨されているが，複雑な定量等，長期保存が必要になることもある。亜硝酸は，尿路感染症等を患った場合の細菌尿中に存在し，一般的には時間の経過と共に分解されやすいが，逆に増殖することもあり，２，３日経過した尿は，５０～１００mg／dlの濃度に達することもある。かつては，トリオール等の防腐剤を入れることもあったが，近年は適切な防腐剤がない状態にある。
尿中の亜硝酸が１００mg／dlの濃度に達すると，大半の蛋白含量がマイナスの数値になり，大きな負誤差が生じる。
(ｃ)代替手段（甲１）
本件各発明の解決手段である亜硝酸イオンが目的とする反応に影響を与える前にこれを除去するには，過酸化水素や過マンガン酸塩等で酸化分解してこれを除去する方法がある（本件明細書，４欄３６行・３７行）。
もっとも，前記方法は，測定操作のステップ数の増加や操作の煩雑化等を伴うため，本件各発明に替わる適切な代替手段があったとはいえない。
(ｄ)実施許諾例（甲３，４，１０，１１，弁論の全趣旨）本件各発明につき，●（省略）●以外の実施許諾例はない。もっとも，本件発明３に係るスルファニル酸等，特定のアミノ基を有する有機化合物は，常に添付文書に記載されるとは限らず，また，被告が他社の臨床検査薬を入手し，分析するなどしていたとも認められない。●（省略）●を添加している旨記載していたため，これを原告が発見し，被告が同社に対して警告したことに基づくものである。
ｂ検討
本件各発明は，試料に含まれる亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じるという問題につき，スルファニル酸等，特定のアミノ基を有した有機化合物を添加することによって解決したものである。その適用対象は，尿や髄液中の蛋白の分析だけに限られない。また，蓄尿の方法によっては，亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じる上，実際，前記１(1)イ(ウ)のとおり，本件各検査薬が販売される前は，尿中の亜硝酸イオンによるものともうかがわれる原因不明の問合せが続いていたところ，本件各発明に替わる適切な代替手段があったともいえないから，本件各発明の必要性は高かったものといえる。このため，本件各発明と本件特許がなければ，被告の販売していた臨床検査薬「マイクロＴＰ」の施設採用率は約８６％まで増加することはなかった可能性が高く，本件各発明と本件特許により，本件各検査薬の施設採用率は約８６％にまで至ったものというべきである。
以上の事情を総合的に考慮すると，本件各検査薬の売上高に占める本件各発明に係る超過売上高の割合は，３０％を下らないというべきである。
ウ想定実施料率について
証拠（乙８の１）によれば，被告が●（省略）●との間で締結した通常実施権の設定に係る契約の実施料率は，販売額の●（省略）●であったことが認められるから，本件発明３に係る超過売上高の想定実施料の率は，これを●（省略）●と認めるのが相当である。
エ本件発明３による独占の利益の額について
以上によれば，本件発明３による独占の利益の額は，次の計算式のとおり，１５１０万円となる。
（計算式）●（省略）●＋●（省略）●×0.3×●（省略）●＝1510万円
(3)本件各発明による独占の利益の額について
前記(2)アのとおり，本件発明１・２による独占の利益は，本件発明３による独占の利益に包含される関係にあるから，本件各発明による独占の利益の額は，１５１０万円であるというべきである。
３争点③（本件各発明がされるについて被告が貢献した程度）について前記第２の１（前提事実）及び第３の１(1)のとおり，本件各発明は，被告が臨床検査薬の開発・製造業者として研究員の原告に研究施設や研究機材を提供し，尿・髄液中の蛋白含量を測定する臨床検査薬「マイクロＴＰ」を開発して販売する中で，ユーザーの大学病院から原因を含む発明の課題が提供されてなされたものである。しかも，証拠（甲１２，２９）によれば，本件各発明は，ジアゾ反応という有機化学の分野では基本的な化学反応を応用してなされたものであることが認められる上，前記１(1)のとおり，本件各発明の作用効果の確認も，スルファニル酸等，検査薬に特定のアミノ基を有した有機化合物を添加して色調が変化しないことを確認するだけで行えたものである。このため，本件各発明は，解決手段さえ着想することができれば，その完成は容易な発明であったものといえる。また，弁論の全趣旨によれば，原告は，本件各発明の完成のために，購入費５６５万円の分光光度計や購入費約２０万円のｐＨメーター，購入費約３０万円の天びんといった研究機器を用いたことが認められる上，前記１(1)のとおり，原告は，臨床検査薬「マイクロＴＰ」やスルファニル酸を含めたアミノ基を有する４５種類の有機化合物等といった研究材料を用いるとともに，技術サービスセンターに亜硝酸が陽性や陰性の人尿を用いた実験を行ってもらっている。さらに，前記１(1)のとおり，本件各発明は，被告に新商品をもたらしたものではなく，既に被告が販売中の比色法を用いた尿・髄液中の蛋白含量を測定する臨床検査薬「マイクロＴＰ」の処方変更をもたらした付加的な発明にすぎない。


もっとも，証拠（甲１２）及び弁論の全趣旨によれば，ジアゾニウム塩を生成するジアゾ反応は，反応性が高いため，定量分析を行う臨床検査薬に用いることは思い付きにくいことが認められる上，本件各発明は，基本的な化学反応を応用した比色法一般に適用し得る広範な発明でありながら，同一の先行発明が存在しなかったのであるから，本件各発明を着想するには発想の転換を要するものであったと推認することができる。また，前記１(1)のとおり，原告が用いた研究施設や研究機器，研究材料は，亜硝酸が陽性や陰性の人尿を除けば，本件各発明のために新規に用意されたものではなく，既存のものを用いたにすぎない。さらに，前記２(2)イ(イ)ａ(ａ)のとおり，原告は，本件各発明を通じ，被告が少なくとも１６年間にわたり尿中蛋白の定量法において首位の施設採用率を維持することに貢献したものである。加えて，前記１(1)イ(キ)及び２(2)イ(イ)ａ(ｄ)のとおり，原告は，本件各発明の明細書案を起案し，また，●（省略）●による本件各発明の無断実施を発見して同社に対する有償の実施許諾につなげるなど，本件各発明の権利化や事業化に相応の寄与をしたものでもある。以上の事情を総合的に考慮すると，本件各発明がされるについて被告が貢献した程度は，９０％と認めるのが相当である。
４争点④（相当対価額）
本件各発明の相当対価額は，次の計算式のとおり，本件各発明により被告が受けるべき利益の額１５１０万円に，本件各発明がされるについて原告が貢献した程度である１０％を乗じた１５１万円となり，被告の未払額は，既払の報奨金６０００円を控除した１５０万４０００円となる。（計算式）1510万円×（１－0.9）＝151万円
151万円－6000円＝150万4000円
５結論
以上によれば，原告の請求は，被告に対し，特許法３５条３項所定の相当の対価の未払額１５０万４０００円及びこれに対する弁済期（訴状送達の日の翌日）である平成２２年２月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官        阿      部      正      幸裁判官        志      賀              勝裁判官        小      川      卓      逸
別紙特許公報及び別紙一覧表省略
（別紙）
特許権   目録
特許番   号    第２９６５５６３号
発明の名称    成分の分析方法
出願    日    昭和６２年３月２５日
登録    日    平成１１年８月１３日
(1)特許請求の範囲第１項
「亜硝酸イオンを必要とせず，且つ亜硝酸イオンの存在により影響を受ける，成分の分析方法に於て，共存する亜硝酸イオンが目的とする反応に影響を与える前にこれと反応し得る，下記(イ)～(ニ)からなる群より選ばれた１種又は２種以上の含窒素有機化合物の存在下に測定を行うことを特徴とする成分の分析方法。
(イ)式－１
（但し，Ｒ1～Ｒ5は夫々独立してスルホン酸基，カルボキシル基，水酸基，スルホニルアミノ基，ハロゲン原子，炭素数１～４のアルキル基，ニトロ基又は水素原子を示し，Ｒ6は炭素数１～４のアルキル基，炭素数１～４のヒドロキシアルキル基，アミノ基又は水素原子を示す。）で示されるアニリン誘導体及びその可溶性塩類。
(ロ)式－２
Ｒ7－ＮＨ－Ｒ8
［但し，Ｒ7及びＲ8は夫々独立して炭素数１～４のアルキル基，炭素数１～４のヒドロキシアルキル基，炭素数１～４のアミノアルキル基又は水素原子を示す（但し，Ｒ7とＲ8が共に水素原子である場合を除く。）。］で示される脂肪族アミン類及びその可溶性塩類。
(ハ)式－３
Ｒ9－ＮＨＮＨ2
（但し，Ｒ9は炭素数１～４のアルキル基又は水素原子を示す。）で示されるヒドラジン誘導体及びその可溶性塩類。
(ニ)式－４
（但し，Ｒ10～Ｒ12は夫々独立して水素原子，炭素数１～４のアルキル基又はフェニル基を示す。）で示されるチオ尿素誘導体及びその可溶性塩類。」
(2)特許請求の範囲第２項
「成分の分析方法が，微量蛋白の分析方法である特許請求の範囲第１項に記載の分析方法。」
(3)特許請求の範囲第３項
「亜硝酸イオンが共存する検体中の残留塩素，塩素イオン，硝酸イオン，リン酸イオン又は微量蛋白質を測定するための試薬であって，下記(イ)～(ニ)からなる群より選ばれた１種又は２種以上の含窒素有機化合物を含んでなることを特徴とする測定試薬。
(イ)式－１
（但し，Ｒ1～Ｒ5は夫々独立してスルホン酸基，カルボキシル基，水酸基，スルホニルアミノ基，ハロゲン原子，炭素数１～４のアルキル基，ニトロ基又は水素原子を示し，Ｒ6は炭素数１～４のアルキル基，炭素数１～４のヒドロキシアルキル基，アミノ基又は水素原子を示す。）で示されるアニリン誘導体及びその可溶性塩類。
(ロ)式－２
Ｒ7－ＮＨ－Ｒ8
［但し，Ｒ7及びＲ8は夫々独立して炭素数１～４のアルキル基，炭素数１～４のヒドロキシアルキル基，炭素数１～４のアミノアルキル基又は水素原子を示す（但し，Ｒ7とＲ8が共に水素原子である場合を除く。）。］で示される脂肪族アミン類及びその可溶性塩類。
(ハ)式－３
Ｒ9－ＮＨＮＨ2
（但し，Ｒ9は炭素数１～４のアルキル基又は水素原子を示す。）で示されるヒドラジン誘導体及びその可溶性塩類。
(ニ)式－４


平成２８年３月２３日判決言渡
平成２７年(行ケ)第１０１６５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年３月９日
判       決
原            告     Ｘ
被            告     特許庁   長官指定代理人         平      瀬    知    明
長    屋    陽二    郎
田    中    敬    規
富    澤    哲    生
主       文
１特許庁が不服２０１４－１１２８６号事件について平成２７年６月１６日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は，進歩性判断（相違点の判断）の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「５角柱体状の首筋周りストレッチ枕」とする発明につき，平成２０年１０月３１日に特許出願（本願。特願２００８－２８０９４７号，特開２０１０－１０４６４３号，請求項の数１）をし，平成２５年６月１９日付けで拒絶理由通知を受け，平成２６年２月２１日付けで拒絶査定を受けた。（甲１）原告は，平成２６年６月１５日，拒絶査定不服審判請求（不服２０１４－１１２８６号）をした。
特許庁は，平成２７年６月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年７月２３日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願の請求項１に係る発明（本願発明）は，次のとおりである（以下，本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。）。（甲１）
「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた５角柱体状の首筋周りストレ
ッチ枕」
３審決の理由の要点
(1)引用発明の認定
特開２００３－１０２６０７号公報（甲２，引用例）には，次の発明（引用発明）が記載されている。
「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡スチロール若しくはゴムなどの弾性体で作られた，多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の，容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」
(2)一致点の認定
本願発明と引用発明とを対比すると，次の点で一致する。「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた多角柱体状の首筋周り枕」
(3)相違点の認定
本願発明と引用発明とを対比すると，次の点が相違する。
ア相違点１
本願発明が「首筋周りストレッチ枕」であるのに対し，引用発明では，「容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」である点。
イ相違点２
本願発明が「５角柱体状」であるのに対し，引用発明では，「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」であるものの，「５角柱体状」かは明らかではない点。
(4)相違点の判断
ア相違点１
①引用例の記載（【００１０】）によれば，引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途に用いることが示唆されている。
②首筋周りのストレッチ器具ないし枕は，従来周知の技術事項である。③本願明細書の記載（【００１３】【図９】）に照らせば，本願発明のストレッチ枕は，転がり枕としての使用態様も予定されているといえる。④そうすると，引用発明において，転がり枕を首筋伸ばしの用途として用いるために，首筋周りストレッチ枕として構成することは，当業者が容易に想到し得た。
イ相違点２
①一般に，枕の断面形状を５角形とすることは，従来周知の技術事項である。②引用発明の転がり枕は，多角形状の外周面を持つ転がし容易な形状のものであるから，多角形状の一形態として，従来周知の技術事項に照らして５角形の断面形状を選択して，５角柱体状の転がり枕を構成することは，当業者にとって容易である。
③そうすると，引用発明において，多角柱体状の枕の形状を５角柱体状に限定することは，当業者が容易に想到し得た。
(5)審決判断まとめ
本願発明は，引用発明及び従来周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点１の判断の誤り）
審決は，引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途として用いることができると判断する。
しかしながら，引用発明の転がり枕は安眠用のものであり，そのストレッチ効果は小さいが，本願発明のストレッチ枕は，簡易・小型・使いやすい装置であるにもかかわらず，安全で，かつ，頸椎の牽引，旋回などを含めた種々のかつ高度なストレッチを可能とする。このように，転がりやすいという発想から生まれた引用発明の転がり枕と，ストレッチのために頭と枕を一体として旋回できる本願発明のストレッチ枕とは，技術思想が異なる。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）
審決は，５角形の断面形状の枕が周知の技術事項であり，引用発明の転がり枕の一形態として，５角形の断面形状を選択して５角柱体状の転がり枕を構成することが容易であると判断する。
しかしながら，本願発明のストレッチ枕は，枕面からの抗力に着目し，これを利用してストレッチをするものであり，その最適形状として，任意の場所で任意の方向に作用を加え得る５角柱体状としたのであり，むしろ，枕が転がらないようにしたものである。したがって，引用発明の転がり枕から本願発明のストレッチ枕は導かれない。
第４被告の反論
１取消事由１（相違点１の判断の誤り）に対して
引用発明は，体の任意な部位に転がして宛行指圧する背筋伸ばしの敷き枕としても使えるのであるから（引用例【００１０】），その用途は安眠用枕に限られることはない。


本願明細書には，本願発明のストレッチ枕によれば，自分自身で力の強さ加減や危険度を感じながら力を加えられるとするが（【０００９】），力の入れ加減を知らない素人が本願発明のストレッチ枕を使用すれば，突如として力の強さ加減や危険度を感じることができるというのは不自然であり，力の入れ加減が難しいのであれば，それは，本願発明であっても従来の枕についても同じことである。したがって，従来技術と本願発明との間で，頸椎の牽引方法の差異といったストレッチ方法の違いがあるとしても，本願発明の構成を採用することと高度なストレッチが可能になることとの間には，必ずしも相関関係はないし，本願発明の構成を採用することで直ちに安全にストレッチができることにもならない。また，本願発明は，首筋周りストレッチ枕の発明であるところ，首筋周りのストレッチには種々の態様のものが含まれるから（本願明細書【００１２】～【００１４】），本願発明のストレッチを，枕面からの抗力を利用したストレッチ方法に限定して解釈すべき理由もない。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）に対して
枕が転がれば，枕面からの抗力を利用したストレッチができないとしても，５角形の枕であっても，枕の弾性によるたわみが小さく，かつ，枕と設置面との間の摩擦力が小さければ，頭を枕面に押し付けたときに転がることは十分に想定されるのであり，５角形の断面と転がりにくさとの間には，必ずしも相関関係はない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本願発明について
本願明細書（甲１）の記載によれば，本願発明は，次のとおりのものと認められる。
本願発明は，ベッドや床上で首筋，頸椎，頭皮等のストレッチが手軽にできる用具に関するものである。（【０００１】）
従来，安眠を目的とする通常の睡眠用枕で首筋周りのストレッチをするには，いろいろと困難を伴っていたが，本願発明は，ベッド上での首筋周りのストレッチに伴うこれらの困難を解決する用具を安価に提供することを目的とする。（【０００２】～【０００４】）
本願発明は，前記第２，２のとおり，「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた５角柱体状の首筋周りストレッチ枕」との構成であるところ，これにより，次の効果を奏する。
①本願発明の首筋周りストレッチ枕を，床に置いたり睡眠用枕の上の任意の位置に任意の方向に置いたり睡眠用枕に立てかけたりして使用することできる。睡眠用枕の上に置いて使用する場合には，枕の上で首を前後左右に押したり，引いたり，曲げたり，捩じったりして，首筋周りのストレッチをするために必要な動作，すなわち，顎を低く沈めたり，顔や頭部を自由に動かしたり，廻り込ませたりすることを可能にする高さと空間が確保できる。（【０００７】【００１３】）
（【図２】）（【図９】）
②本願発明の首筋周りストレッチ枕は，手で簡単に移動できるので，稜線を境にして向きが異なる二つの斜面を頭や顔のいろいろな箇所に任意の方向から容易に当てることができる。また，稜線がはっきりしているので，眼や鼻の近くでも目鼻が押しつぶされないギリギリの所まで好みの面を当てることができる。このように，ストレッチに効果的な面を容易に作り出すことができる。（【０００７】）③本願発明の首筋周りストレッチ枕は，５角柱体状であるから，頭を枕にこすり付けても滑りを起こさずに強い抗力，強い摩擦力を引き出してくれるので，人間が仰臥又は横臥の姿勢で枕に頭をこすり付けたり，引っ掛けたりするストレッチ運動を，他の角柱体状又は円筒体状の枕よりも容易にかつ安定して行うことができる。例えば，３角柱体は，急斜面すぎて使いにくく，７角以上の柱体は，一辺が短いので転がりやすく不安定であり，また，頭との接触幅が小さいので感触が劣る。（【００１１】【００１５】）
(2)引用発明について
引用例（甲２）の記載によれば，引用発明は，次のとおりのものと認められる。引用発明は，弾性体円柱形状の丸形枕に関するものである。（【０００１】）一般的な枕は，就寝中に頭と接する部分が傾斜したり沈み込んだりする，頭から外れて寝首を痛める，寝たきり状態などでは枕を移動させて任意の部位にあてがうことが難しいという問題があった。引用発明の目的は，容易に転がして首筋，頭，背，腰など体の任意の部位にあてがうことができ，また，その部位をわずかに上げることで，そのまま転がして容易にあてがい直すことができる転がり枕を提供することにある。（【０００１】【０００３】【０００４】）引用発明の転がり枕は，その外周面を多角形の転がりやすい円柱形状にしてあるので，仰向けの姿勢で寝ていても，横向きの姿勢で寝ていても，頭をわずかに上げれば簡単に転がして頭部，首筋など任意の部位にあてがうことができる。また，背，腰など，体の任意の位置にあてがう敷き枕としても使用することができる。いずれの場合でも，体のその部分をわずかに上げて転がせば，任意の部位に容易にあてがい直すことができるという効果を奏する。（【０００４】【０００５】【０００７】【０００９】）
２取消事由１（相違点１の判断の誤り）について
相違点１は，「本願発明が『首筋周りストレッチ枕』であるのに対し，引用発明では，『容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕』である点」というものであるところ，原告は，引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途に用いることはできないと主張する。
しかしながら，引用例には，「簡単に転がして頭部や首筋などの任意な部位に宛変えでき，」（【０００９】），「外周面の全面又は一部に磁石，竹炭，備長炭などを指圧材として埋め込むと，その突起物によって首筋や肩を刺激して凝りを和らげることができ，また，腰など体の任意の部位に宛がって指圧する背筋伸ばしの敷き枕としても使える」（【００１０】）との記載があり，また，引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがった状態が図示されている（【図２】【図３】）。すなわち，引用例には，引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがって用いることができると明記されるとともに，引用発明の転がり枕を腰付近にあてがうことにより，背筋伸ばしの効果を生じることが開示されている（指圧材が腰を刺激したこと自体では背筋を伸ばす効果は生じない。）。
そうであれば，引用発明の転がり枕を首筋にあてがうことによりその付近を伸ばすこと，すなわち，首筋周りのストレッチをしようとすることは，引用例に記載されているに等しい事項であり，引用発明の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕とすることは，とりたてて創意を要することではない。


原告は，本願発明のストレッチ枕の技術思想と引用発明の転がり枕の技術思想とは，異なるものであると主張する。しかしながら，相違点１に係る構成の容易想到性とは，引用発明の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕として用いることが容易に想到できるか否かであるところ，たとえ明示された技術思想に異なる部分があるとしても，引用発明を，前記のとおり，引用例に記載されているに等しい首筋周りのストレッチの用途に用いることは，当業者にとって容易である。原告の上記主張は，採用することができない。
以上のとおりであるから，当業者は，相違点１に係る本願発明の構成を容易に想到できるといえる。
したがって，審決の相違点１の判断には，誤りはない。
３取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
審決は，枕の断面形状を５角形とすることが周知の技術事項であり，引用発明の転がり枕が多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状のものであるから，その多角形状の一形態として５角形の断面形状を選択して５角柱体状の転がり枕を構成することは，当業者にとって容易であると判断する。
しかしながら，審決が周知の技術事項である根拠として摘示した参照文献である特開２００８－１２５９７４号公報（乙４）には，複数の多角形断面を有する柱状体を連結した枕部品が，特開２００６－１０２０１８号公報（乙５）には，複数種の枕袋体で構成された枕（請求項２記載の発明は，各枕袋体が着脱自在であるだけで，各枕袋体を単独で用いるものではない。）が，特開平７－２７５０９８号公報（乙６）には，２個の枕を連結して凹部を構成する枕が開示されているだけである。上記各公報には，枕の一部を構成する部分に５角形の断面形状を有するものが認められるものの，そうであるからといって，一部材からなる枕の断面形状を５角形にするという技術事項を開示したことにはならないのであり，また，単体で使用する枕の断面形状を５角形にすることが直ちに動機付けられるものでもない。審決の上記認定の根拠となる刊行物等は，見当たらない。
また，引用発明は，「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡スチロール若しくはゴムなどの弾性体で作られた，多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の，容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」というものであるところ，「多角形」の語義それ自体には５角形が含まれ（ただし，５角形の断面形状が「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」と異なることは，相違点とされており，当事者間に争いがない。），また，引用例には，「多角形」が８角形であってもよいことが開示されている（【図５】）。
しかしながら，前記１(2)に認定のとおり，引用発明の転がり枕は，容易に転がして体の任意の部分にあてがうことができ，また，その部位をわずかに上げて転がすことであてがい直しができるとするものであり，引用例にも，「円形状若しくは多角形状の外周をもつ転がり容易な円柱形状の弾性体枕」（【請求項１】），「多角形状の外周面をもつ転がし容易な円柱形状の丸型枕」（【０００４】【課題を解決するための手段】），「本発明の円柱形状に形成された転がり枕」（【０００９】【発明の効果】）との記載があることにかんがみると，引用発明の転がり枕の外周面は，円に近い形状の多角形が想定されているものと認められる（審決は，引用例【０００５】【０００７】の記載から，引用発明について「多角形の転がり易い形状」と認定したものと解されるが，十分に正確なものとはいえない。）。そして，多角形は，角の数が増えるほど円に近い形状となるから，そのような断面形状を有する物が転がりやすくなり，逆に，角の数が減るほど円から離れた形状となり転がりにくくなることは自明である。そうであれば，引用例に接した当業者は，具体的に開示された８角形よりも角の数の多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常試みるとはいえるものの，これよりも角の数の少ない多角形状の外周面を持つ形状とすることは，引用発明の目的から離れていくことであって，これを試みること自体に相応の創意を要する。
他方，本願発明
や円柱体に比べて，人間が仰臥，横臥の姿勢で行う，こすり付けや引っ掛け等のストレッチ運動において，そのし易さ，安定度等の点で非常に優れている…例えば，…，３角柱体は，急斜面過ぎて使い難い。７角以上の柱体では，一辺の長さが５角柱体に比べ小さく，転がり易く不安定」であり，「又，頭との接触幅が小さいので感触も劣る。」（【００１１】）と記載されているとおり，５角柱体に格別の技術的意義を見出したものである。
このように，枕を５角柱体とすることに格別の技術的意義を見出した本願発明に対し，枕の断面形状を５角形とすることが周知技術とはいえず，また，多角形状の枕である引用発明は，「転がり容易」なことを目的とするものである。そうすると，引用発明において，「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」を「５角柱体状」とすることは，当業者が容易に想到し得る事項ではないと認められる。
被告は，転がりやすさは，枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力にもよることであって，断面形状と転がりにくさとの間には必ずしも相関関係はないと主張する。しかしながら，枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力など，枕の断面形状以外の条件を同じくすれば，断面形状の角の数がより少ないものがより転がりにくくなることは明らかである。被告の上記主張は，枕の断面形状と転がりにくさとの関係を主張しているものではなく，失当である。
そのほか，被告のるる主張するところも，いずれも採用することができない。以上のとおりであるから，当業者は，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到できない。
したがって，審決の相違点２の判断には，誤りがある。
第６結論
よって，取消事由１は理由がないが，取消事由２は理由があるので，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清    水        節
裁判官
中    村        恭
裁判官
中    武    由    紀


平成２８年５月２５日名古屋高等裁判所
平成２７年（ネ）第４６８号損害賠償請求控訴事件（原審・名古屋地方裁判所平成２５年（ワ）第４８７号）
主文
１原判決を次のとおり変更する。
(1)被控訴人愛知県は，控訴人に対し，５０９７万７８３５円及びこれに対する平成２３年７月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人の被控訴人愛知県に対するその余の請求   及び被控訴人国に対する請求を棄却する。
２訴訟費用は，第１，２審を通じて，訴え提起手数料及び控訴提起手数料の４分の１並びに被控訴人国に生じた費用を控訴人の負担とし，その余は被控訴人愛知県の負担とする。
３この判決の主文第１項(1)は，仮に執行することができる。ただし，被控訴人愛知県が５０００万円の担保を供するときは，その仮執行を免れることができる。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して６８９８万５２９８円及びこれに対する平成２３年７月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)仮執行宣言の申立て
２被控訴人愛知県
(1)控訴人の被控訴人愛知県に対する本件控訴を棄却する。(2)控訴費用は控訴人の負担とする。
(3)仮執行免脱宣言又は仮執行の開始時期を「判決送達の日から１４日を経過した時」とすることを求める。
３被控訴人国
(1)本件控訴を棄却する。
(2)控訴費用は控訴人の負担とする。
(3)仮執行免脱宣言又は仮執行の開始時期を「判決送達の日から１４日を経過した時」とすることを求める。
第２事案の概要
１本件は，刑事事件の被疑者・被告人として，愛知県警察Ａ警察署の留置施設に留置された後，名古屋拘置所に移送された控訴人が，①控訴人は，上記留置施設に留置中，施設外の病院で眼科の医師の診察を受け，糖尿病等の疑いがあり，場合によっては失明の可能性もあるので，大規模病院で診てもらった方がよい旨告げられたにもかかわらず，同行したＡ警察署の警察官には，控訴人に大規模病院での検査・治療を受けさせなかった過失があり，Ａ警察署長には，拘置所の職員に上記施設外の病院での診察結果を正確に伝えなかった過失があるなどとし，②名古屋拘置所の職員たる医師には，控訴人が左眼の痛みを訴えるなどしていたにもかかわらず，控訴人に眼科の医師の診療を受けさせなかった過失があるなどとした上，これらの結果，控訴人が糖尿病網膜症により左眼を失明するなどした旨主張して，被控訴人らに対し，国家賠償法１条１項に基づき，連帯して損害賠償金６８９８万５２９８円及びこれに対する不法行為後の日である平成２３年７月１９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払うよう求めている事案である。
原判決は，控訴人の請求をいずれも棄却したところ，控訴人が控訴した。２前提事実，争点及び争点に対する当事者の主張は，以下のとおり原判決を付加訂正するほか，原判決「事実及び理由」の「第２事案の概要」１ないし３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決６頁４行目の「Ａ署長は，」の次に「Ｇ医師が記載した被留置者診療簿（乙Ａ７）の控訴人の５月２３日の箇所に押印しており，同記載の内容を閲読しているのであるから，」を付加する。
(2)原判決６頁１０行目末尾を改行した次に，次のとおり付加する。「ウ特に，留置業務管理者（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律１６条１項）であるＡ署長は，被留置者が有する生命及び健康を保持する権利を収容目的を超えて不当に侵害することのないよう配慮すべき注意義務を負っているというべきところ，眼科専門医であるＧ医師において，控訴人が「眼底出血多数，硝子体出血，硝子体混濁あり。糖尿病，高血圧，腎疾患ある可能性あり。」という状況にあり，控訴人に大規模病院で精密検査を受けさせるべきと判断しているのであるから，速やかに同医師の判断に従うべきであったにもかかわらず，これを蔑ろにして従わなかったものであって，かかるＡ署長の措置に合理性はなく，留置業務管理者に認められた裁量権の範囲を超えた違法なものであって，Ａ署長は上記注意義務に違反した過失がある。
エ加えて，Ｆ病院における控訴人の診察に同行したＡ署の担当者らは，Ｇ医師の指示をどのように受け取ったにせよ，少なくとも，同医師が糖尿病が進行して糖尿病網膜症が併発した場合にはレーザー治療が必要となり失明の危険性があることを説明した上で，症状が悪化し又は改善が見られない場合には速やかに大規模病院で精密検査を受けることを勧めているのを聞いていたのであるから，かかる重要情報を６月１０日の名古屋拘置所への移送に際して，同拘置所に伝達すべきであり，これがなされれば失明の結果は避けられたといえるところであるにもかかわらず，これを伝達せず，むしろ，Ｃ巡査長において，急な診療を要するものではない，などと記載した移送連絡票（乙Ａ９）を作成して，これを名古屋拘置所に引き継いでいるものであって，この点においても過失は免れない。」
(3)原判決７頁８行目末尾を改行した次に，次のとおり付加する。「控訴人のその余のＡ署長及びＡ署関係者の過失に関する主張は，いずれも否認し争う。
なお，Ｆ病院を受診した時点では，直ちにレーザー治療を行っても失明を免れないほどには控訴人の症状は悪化していなかった。控訴人は，名古屋拘置所に移送された直後に血液検査や食事制限等に応じず，自らの意思でさらなる「精査加療」を拒否したのであるから，それ以降の推移については被控訴人愛知県の行為との間に因果関係はない。」⑷原判決８頁５行目の「Ｅ医師は，」の次に「被収容者が有する生命及び健康を保持する権利を収容目的を超えて不当に侵害することのないよう配慮すべき注意義務を負っている拘置所の医師として，」を付加し，６行目の「危険性を疑い，」の次に「直ちに血液検査等の実施により糖尿病の診断を試みると同時に，拘置所内には眼科医が常勤しない以上，」を付加する。⑸原判決８頁１２行目末尾を改行した次に，次のとおり付加する。「ウさらに，Ｅ医師は，７月１０日前後頃，控訴人から「左眼が見えない」との申出を受けていたものであり，同月２０日に予定されていた眼科専門医の受診を早める措置を講ずべき義務があったにもかかわらず，同義務を怠った過失がある。


仮に，Ｅ医師が，控訴人の上記申出を知らされていなかったとすれば，控訴人から上記申出を直接受けた拘置所職員は，これを拘置所の医師に伝える義務があったにもかかわらず，同義務を怠った過失がある。」⑹原判決９頁１０行目末尾を改行した次に，次のとおり付加する。「なお，７月１０日前後頃，控訴人がＥ医師又は拘置所職員に左眼が見えない旨の申出をした事実はない。」
第３当裁判所の判断
１争点(1)（被控訴人愛知県の公務員の過失の有無）について
(1)認定事実
以下のとおり付加訂正するほか，原判決「事実及び理由」の「第３争点に対する判断」１に記載のとおりであるから，これを引用する。ア原判決１１頁８行目冒頭から１２頁２１行目末尾まで（「(1)イ    Ｆ病院受診」の部分）を次のとおり改める。
「(ｱ)控訴人は，５月２３日，護送担当者であるＢ警部補及びＣ巡査長並びに当日たまたま護送車を運転することとなった取調担当官のＤ巡査部長に伴われて，Ｆ病院の眼科を受診した。
控訴人は，Ｄ巡査部長らとともに，診察室内に案内され，視力検査及び眼圧検査を受けた。その結果，控訴人の視力は右眼が０．９，左眼が０．０３であること，眼圧は右眼が１８ｍｍＨｇ，左眼が２５ｍｍＨｇであることが確認された。その後，Ｇ医師は，上記の検査結果等を踏まえながら，診察室内で控訴人に対する問診等を行い，控訴人に対し，両眼の眼底に出血した痕があり，眼底出血が多数認められることを指摘し，糖尿病，腎臓疾患及び高血圧の疑いがあること，Ｆ病院では検査設備が十分でないから詳細は明らかではないが，レーザー治療が必要となる可能性があり，場合によっては失明の可能性もあること，両眼とも更なる精査が必要であり，近所であればＫ病院のような設備の整った大きな病院で診てもらったほうがよいこと等を説明した上，今回は点眼薬を出しておくので，毎日左眼に差すようにと指示して，ミケランＬＡを３本処方した。その際，Ｂ警部補及びＣ巡査長は，控訴人のすぐ近くでＧ医師の説明等を聞いており，少し離れて診察室の出入口付近で控訴人の動静を監視していたＤ巡査部長にもこのような説明等は聞こえる状況にあった。
(ｲ)Ｇ医師は，控訴人の診察終了後，その結果につき，診療録（甲Ａ１）に，問診や視力検査の結果を記載し，前眼部及び眼底を図示して，眼底や硝子体の出血等を記載した上で，その下部に「上記についてＭＴ，ＤＭ・腎・ＨＴある可能性あり。精査・ＬＫ必要ある可能性あること話した。更なる精査必要であることＭＴした（失明のことも）。」と記載した（なお，ＭＴは説明，ＤＭは糖尿病，ＨＴは高血圧，ＬＫはレーザー治療をそれぞれ意味する。）。
(ｳ)また，Ｇ医師は，控訴人に同行した警察官らの求めに応じて，同警察官らの持参した控訴人の被留置者診療簿（乙Ａ７）に，控訴人の診療結果等を記載するよう求められたため，同被留置者診療簿の診察日時欄に平成２３年５月２３日の日付等を記載し，診療結果欄に「（両）眼圧出血多数，（両）硝子体出血，硝子体混だくあり糖尿病・高血圧・腎疾患ある可能性あり，（両）眼もさらなる精査加療が必要であると考えます。」などと記載した（乙Ａ７の３枚目）。(ｴ)控訴人は，Ｇ医師の診察終了後，Ｂ警部補及びＣ巡査長に連れられて，別室で待機していたところ，診察室に残ったＤ巡査部長は，Ｇ医師から控訴人の症状に関する詳しい説明を受けた上で，Ｇ医師に対し，控訴人の再検査については検討する旨を述べた。
また，その直後，Ｄ巡査部長は，控訴人に対し，「拘置所に移動すれば医師の診察も受けられるし，万が一刑務所に入る場合には医療刑務所もあるから。」などと述べた。
(ｵ)Ｃ巡査長は，Ａ署に戻った後，Ｇ医師の控訴人に対する診察結果をＡ署警務課留置管理係のＩ巡査部長に報告し，同巡査部長は，控訴人の被留置者名簿（乙Ａ４）の平成２３年５月２３日の「措置」欄に「医師診察の結果，糖尿病の可能性を疑うも検査機器不備の理由により検査できない。しかし，現時点で病状が進行することはなく症状改善のため点眼薬１本が処方された。」と記載した（乙Ａ４の１０枚目）。
(ｶ)上記被留置者診療簿及び被留置者名簿の平成２３年５月２３日の欄（乙Ａ４の１０枚目，乙Ａ７の３枚目）は，いずれも同日，警務課長（留置主任官），Ａ署副署長及びＡ署長（留置業務管理者）の査閲に供されたが，この３名による決裁に先立ち，Ｇ医師による被留置者名簿（乙Ａ７）の記載を読んだ留置管理係の警部補（Ｌ警部補）がＣ巡査長に更に口頭の報告を求め，同巡査長から乙Ａ４と同内容の報告を受けたことにより，上記留置管理係の警部補において，控訴人の症状には緊急性がないものと判断し，その旨の報告を警務課長（留置主任官）に対して行い，それが同課長から，Ａ署副署長及びＡ署長（留置業務管理者）へと伝えられた結果，上記３名の決裁がなされたものであった（弁論の全趣旨）。」
イ原判決１２頁２５行目の「その間，」の次に「このＧ医師の指示に基づく継続的なミケランＬＡの点眼により，眼のかすみが減少して一時的な安心感を得られたこともあって，」を付加する。
(2)判断（事実認定の補足説明を含む。）


ア上記認定事実，特に前記(1)(ｱ)及び(ｴ)の認定事実は，主として控訴人本人の供述（甲Ａ８の陳述書による陳述も含む。以下同様。）に依拠するものであるが，かかる供述は，Ｆ病院の診療録（甲Ａ１）及び本件留置施設の被留置者診療簿（乙Ａ７）にＧ医師が直接記載した内容，すなわち，レーザー治療が必要となる可能性や失明のこと等を説明したこと，両眼とも更なる精査加療が必要であることの記載（なお，これらの記載は，眼科の専門医であるＧ医師が患者である控訴人に対し直接診察を行ってその病状を具体的に把握した上で記載したものであって，単に将来的な危険性等に対する一般論を記載したものではない。）に良く整合しているものであり，現にそのわずか約２か月後には，控訴人が更なる精査も適切な加療もなされないまま，左眼の失明及び右眼の視力減弱に至っている事実にも合致しているところであって，基本的に相当程度高い信用性が認められる。イこれに対し，Ｃ巡査長及びＤ巡査部長は，Ｇ医師がレーザー治療が必要となる可能性や失明の可能性について言及したこと等を否定する趣旨の証言をするが，Ｇ医師作成のＦ病院の診療録（甲Ａ１）の記載に真っ向から反するものであって，そもそもこの点からして，全体として信用性に乏しいものであるといえる。また，Ｃ巡査長は，Ｇ医師の説明は切迫したものがなかったと理解した旨証言するが，説明態度における切迫感の有無は専ら主観的なものであって，上記診療簿（甲Ａ１）や被留置者診療簿（乙Ａ７）の記載内容は十分に深刻なものというべきであるから，Ｃ巡査長の主観的判断に基づく上記供述によってＧ医師による上記説明の存在を否定することは到底できない。
ウまた，Ｄ巡査部長は，控訴人を外してＧ医師から説明を受けたことも，再検査について検討するなどと述べたこともない旨証言する。しかし，Ｄ巡査部長は，控訴人の取調官としてその強制捜査を担当し，その進捗状況や勾留期間等との関係で控訴人の病状に最も関心が高かったものと思われるから，捜査の都合や密行性の点で，控訴人を外して直接Ｇ医師に控訴人の病状等を改めて確認することはむしろ当然の行動というべきであること，その際，Ｇ医師としては，自ら記載した診療録（甲Ａ１）及び被留置者診療簿（乙Ａ７）の内容と異なる説明をする理由はないところであるから，これらと同内容の説明をしたはずであること，そうであれば，控訴人の再検査の必要性にも言及されるのが自然であり，Ｄ巡査部長においても，これを無視したり，頭から否定する発言をしたりするとは考え難く，むしろ，この場で自らが判断することはできないが再検査について検討する，といった程度の発言はするのが当然と考えられることなどからして，上記Ｄ巡査部長の証言は，信用性の高いといえる控訴人本人の供述に対比して，信用性を認めることはできない。むしろ，以上の述べた諸事情からすると，Ｄ巡査部長が控訴人を外してＧ医師から診療録（甲Ａ１）や被留置者診療簿（乙Ａ７）の内容に沿った説明を受け，再検査について検討するなどと述べたことが推認され，これを覆すべき事情は存しない。なお，控訴人代理人の城野弁護士が本訴提起前にＧ医師に面会したところ，Ｇ医師が同弁護士に対し，警察の人が再検査については検討する旨述べていたと説明した旨記載された控訴人作成の陳述書（甲Ａ８）の部分は，確かに再伝聞ではあるが，城野弁護士がＧ医師と面会したこと自体は，後にＧ医師からの連絡によって書き加えられた診療録にも記載があり（乙Ａ１０の３枚目），かかる記載からも裏付けられているところであるから，これらの点は上記推認を補強するものである。
エさらに，被控訴人愛知県は，Ｇ医師による上記のような説明の事実を否認し，同医師は検査機器の不備のために詳細は判明しないものの糖尿病等の病気により視力に影響が出ていると思われる旨説明したに止まり，失明の危険性があるとの説明をした事実もない旨主張し，このことは，Ｇ医師が具体的な医療提供施設の紹介や再診の指示を行っていないこと，Ｆ病院の受診後，控訴人がたばこ，甘い飲料及びおかわり用の米飯を頻繁に購入していること，本件留置施設の職員に対し，以前より左眼の状態が良くなった旨述べ，６月３日の定期健康診断においても，左眼の状態について何ら相談しなかったこと，名古屋拘置所に入所する際に作成した健康調査票（丙Ａ３）にも，糖尿病や左眼の異常について記載しなかったこと等からも明らかである旨を指摘する。
しかしながら，被控訴人愛知県の上記主張に沿うＣ巡査長及びＤ巡査部長の証言が診療録（甲Ａ１）や被留置者診療簿（乙Ａ７）の内容に反しており，そもそも信用性に乏しいものであることは，前記イ，ウに述べたとおりである。また，Ｇ医師が具体的な医療提供施設の紹介や再診の指示を行っていないのは，前記のとおり，警察官であるＤ巡査部長の方で控訴人の再検査を検討すると言ったのであるから，むしろ当然のことと考えられる。さらに，控訴人は，調理師として栄養学を学んだことが過去にあったとはいえ，糖尿病の機序等に関して素人であることに変わりなく，これに関する専門知識には乏しくても当然ということができ，５月ないし７月にかけての特に蒸し暑い愛知県にある留置施設に終始拘禁され，取調べ等によって緊張感を強いられていたといえる控訴人が多少の清涼飲料水を嗜好し，若干の米飯を特注したことを縷々指摘するだけでは，Ｇ医師の説明の存在自体を否定することは困難というべきである。加えて，控訴人がＦ病院で診察を受けた５月２３日以後，左眼の状態が良くなった旨述べるなどして，病状を訴えなくなったことは，控訴人がＧ医師の指示を守って同医師が適切に処方したミケランＬＡを継続的に点眼していたことにより，一時的に症状が安定して安心感を得られていたからにすぎないと考えられ，Ｇ医師の上記説明の存在を否定する根拠とはならない。したがって，被控訴人愛知県の上記主張は採用することができない。


オ以上のとおりであるから，前記(1)イ(ｱ)ないし(ｴ)のとおり，Ｇ医師は，控訴人に対し，控訴人に多数の眼底出血等の重大な症状が認められることなどを指摘しつつ，失明の危険性をも指摘した上で，大規模病院での更に精密な検査を促したこと，これを少なくともＢ警部補及びＣ巡査長が近くで聞いていたこと，また，さして広いわけでもない同診察室に隣接する検査室等を含めて他に患者はいなかったのであるから，同診察室出入口付近にいたＤ巡査部長にもこれが聞こえていた状況にあった上，このような説明を改めてＧ医師から直接聞いたＤ巡査部長が，同医師に再検査の検討の約束をしたことが優に認められる。そして，Ｄ巡査部長は，Ｇ医師の説明を理解した上でこのような発言をしたにもかかわらず，控訴人に対しては，前記(1)イ(ｴ)のとおり，拘置所に移動すれば医師の診察も受けられるなどと述べて，その時点で敢えて再検査をする必要がないかのように示唆し，また，Ｃ巡査長は，(1)イ(ｵ)のとおり，Ａ署に戻ってから，Ｇ医師の説明及び被留置者診療簿（乙Ａ７）の内容に反する説明をして，現時点で病状が進行することはない旨の被留置者名簿（乙Ａ４）を作成させたり，(1)イ(ｶ)のとおり，Ａ署長らの決裁に至らしめたりし，また，前記(1)ウ(ｲ)のとおり，その後の６月６日，Ｃ巡査において，Ｇ医師の説明及び被留置者診療簿（乙Ａ７）の内容に反する内容の移送連絡票（乙Ａ９）を作成したことが認定できる。
カ刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律２０１条１項１号によると，留置業務管理者であるＡ署長は，被留置者である控訴人が疫病にかかり又はその疑いがあるときは，控訴人の意思に反しない限り，速やかに医師等による診療その他必要な医療上の措置を講じなければならないところ，上記Ｇ医師の診察結果及びその後控訴人に対してレーザー治療等を行ったＨ病院の医師の意見（甲Ａ９の２）に照らして客観的に見ると，Ａ署長には，Ｆ病院での診察結果に基づき，速やかに控訴人に眼科の設備の整った大規模病院を受診させ，両眼の精査を受けさせるべき義務が生じていたと考えられる（なお，被控訴人愛知県は，その時点では控訴人の眼は直ちにレーザー治療等を要するほど重篤な状態ではなかったと主張するが，これを裏付けるに足りる証拠は見当たらない。）。
キしかるに，上記認定説示によれば，Ａ署の警察官であるＤ巡査部長及びＣ巡査長は，Ａ署長にＦ病院での診察結果を正確に報告して，同署長を適切に補助すべき注意義務があったにもかかわらず，これを怠り，上司に対し，現時点で控訴人の病状が進行することはない，などと虚偽の報告を行い，その旨の虚偽の内容の被留置者名簿（乙Ａ４）を作成させ，また，これと明らかに矛盾する被留置者診療簿（乙Ａ７）の記載を見た上司に対し，更に上記と同様の虚偽の説明を行うなどした末に，留置業務管理者たるＡ署長らの判断を誤らせ，もって，上記注意義務に違反し，さらには，６月１０日，控訴人を名古屋拘置所に移送する際，その職員に対し，Ｇ医師の診察結果を正確に伝達して，適切な対応を促す注意義務があったにもかかわらず，この注意義務にも違反して，左眼自体の病気ではない，左眼以外に異常はなく急な診療を要しない，などという虚偽又は不正確な病状を移送連絡票（乙Ａ９）に記載したことにより，名古屋拘置所の職員に対しＧ医師の診察結果について不正確な伝達をしたものと認められる。ク上記Ａ署警察官らによる上記注意義務違反により，名古屋拘置所の医師らに誤った医療情報が伝達され，同医師らが控訴人を眼科専門医に診察させる判断を遅延させ，同医師らが同診察の必要性に気付いて控訴人を受診させた時点では既に左眼の失明は免れない状態になっていた（甲Ａ９の２）ことから，控訴人の左眼の失明及び右眼の著しい視力減弱を招来させたものというべきである。
被控訴人愛知県は，控訴人が名古屋拘置所に移送後に自らの意思で精査加療を拒んだ旨主張する。しかし，控訴人が名古屋拘置所のＥ医師から勧められた食事制限や血液検査を拒否したことは後記認定のとおりであるが，眼に関する検査を拒んだと認めるに足りる証拠はない。しかも，Ｆ病院の受診は，前記認定のとおり，控訴人の希望によるものであるから，その診察の結果，さらに大規模な眼科病院での精査が必要とされた以上，これに応じる意思を有していたと推認することが相当であるし，その精査によってレーザー治療が必要であるとされれば，これに応じたであろうと推認することができ，これらの推認を覆すに足りる事情は見当たらない。これらからすると，控訴人に名古屋拘置所への移送前に眼科の精査加療を受けさせることがその意思に反する措置であるとは認め難い。そして，証拠（甲Ａ９の２）によると，Ｆ病院受信後直ちに精査を受けレーザー治療を受けていれば，失明等の結果を防ぐことができた可能性があると認められ，しかも，被控訴人愛知県は，当裁判所からの釈明に対し，５月２３日の時点で精査加療を行っていたとしても失明の結果に変わりなかったとの主張を補充する考えはないと回答している。ケしたがって，被控訴人愛知県は，国家賠償法１条１項に基づき，これら所属の警察官のした不法行為により生じた控訴人の失明及び著しい視力減弱による損害を賠償する義務を負う。」


２争点⑵（被控訴人国の公務員の過失の有無）について以下のとおり付加訂正するほか，原判決「事実及び理由」の「第３争点に対する判断」２に記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１８頁１行目の「あらかじめ」の前に「本件留置施設で作成された移送連絡票（乙Ａ９，丙Ａ２）などを参照した上，」を付加する。(2)原判決１８頁１６行目の「診察した。」の次に「Ｅ医師は，６月１０日の時点で上記移送連絡票を直接見たかどうかは定かではないが，これには３枚にわたる薬剤情報が添付されており（丙Ａ２），同日を含むその後のいずれかの時点でこれらを参照したことがあったものと認められる。」(3)原判決２２頁１７行目の末尾を改行した次に，次のとおり付加する。「オさらに，控訴人は，７月１０日前後頃，Ｅ医師又は拘置所の職員に対し，左眼が見えないとの申出をした旨主張し，この時点における上記の者らの過失を主張するが，全証拠によっても，控訴人が７月１０日前後頃にＥ医師又は拘置所職員に左眼が見えない旨の申出をした事実は認められず，むしろ，そのような申出があったとはいえないことは，被控訴人国が当審における平成２８年１月２９日付け第２準備書面において説明する，名古屋拘置所の被収容者らの医療関係の申出が診察投薬受付簿（丙Ａ１１の別紙４の様式のもの）に記載されるまでの具体的手順に不自然不可解な点が認められないことにも合致しているということができ，控訴人の上記主張は認められない。」
３争点⑶（損害）について
控訴人は，これまで述べたとおり，被控訴人愛知県の公務員による違法行為により，左眼が失明し，右眼の視力が著しく減弱したものと認められるところ，それによって生じた控訴人の損害は以下のとおりであると認められる。
(1)逸失利益    ３４４０万８１８５円
ア基礎収入
控訴人は，高校を卒業して調理師の資格を取り，主として名古屋市内の飲食店で調理師として働いてきたと認められること（甲Ａ８），平成２１年６月頃には焼肉店の店長で正社員として月額４０万円ほどの給与を得ていた旨供述していること（控訴人本人），本件不法行為時には４０歳であったものであるが，控訴人の本件不法行為時の直前頃の収入額を示す証拠はないところ，控訴人主張の賃金センサスによれば，４０歳の高卒男子の平均賃金が５０６万７４００円であること，しかし，控訴人は，この頃までに犯した換金目的の窃盗未遂，窃盗，勤務先のレジ金を領得した業務上横領の罪により，執行猶予付きの有罪判決を受け確定しており，上記レジ金横領の犯行後，発覚を恐れて逃げ隠れする生活を１年程度送っていたと陳述していること（甲Ａ８）からして，本件不法行為時の直前頃にはほとんど収入がなかった可能性が高く，金銭に窮していたものと認められること，控訴人は本件不法行為時には身柄を拘束されて収入がなかったこと，その他の諸事情を考慮すれば，本件における控訴人の基礎収入としては，上記平均賃金の７割程度である３５０万円と認めることが相当である。
イ労働能力喪失率    ６７％
本件不法行為により控訴人が左眼を失明し，右眼の視力は０．３になったことは後遺障害等級７級に該当し（いわゆる後遺障害等級表第７級の１），両眼の視野の６０％以上を欠損したことは後遺障害等級９級（同表第９級の３）に該当するところ，これらの障害は，上記２つの等級を併合する方法を準用することによる準用等級６級に該当するものと認められるから（労働者災害補償保険法施行規則１４条，昭和５０年９月３０日基発第５６５号［改正平成２３年２月１日基発０２０１第２号］障害等級認定基準「第１障害等級認定にあたっての基本的事項」３(2)イ，４(2)ロ(ﾛ)ｂ。平１６・６・４基発０６０４００４別紙眼（眼球及びまぶた）の障害に関する障害等級認定基準「第１眼の障害と障害等級」１(1)ア，エ，「第２障害等級認定の基準」１(1)，(4)，「第３    併合，準用，加重」２(2)参照。   これと同旨   の診断書・甲Ａ７，   身体障害者手帳・甲Ａ２），その労働能力喪失率は６７％とするのが相当である。
ウライプニッツ係数    １４．６４３
控訴人の就労可能年数を４０歳から６７歳までの２７年間とすると，これに対応するライプニッツ係数は１４．６４３となる。エ以上に基づいて控訴人の逸失利益額を算出すると，次の計算式のとおり，３４３３万７８３５円となる。
３５０万円×０．６７×１４．６４３＝３４３３万７８３５円
(2)慰謝料    １２００万円
控訴人は，後遺障害等級６級の後遺障害を負った上，右眼についてはなお症状悪化のおそれもあり，継続治療を余儀なくされていることを考慮すれば，これに対する慰謝料は１２００万円とするのが相当である。
(3)弁護士費用    ４６４万円
本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，４６４万円であると認められる。
(4)以上の合計    ５０９７万７８３５円
(5)なお，控訴人は，前記認定によれば，６月１０日に控訴人の糖尿病や高血圧を疑ったＥ医師が勧めた食事制限や血液検査を拒否したことは認められるが，失明の危険性が迫っていた両眼に対する精査を拒否したものではないから，過失相殺を考慮することは相当でない。
４まとめ
以上の次第であるから，控訴人の請求は，被控訴人愛知県に対し，５０９７万７８３５円及びこれに対する不法行為の日の後であり，既に左眼が失明し右眼の視力も相当低下していたと認められる平成２３年７月１９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，被控訴人愛知県に対するその余の請求及び被控訴人国に対する請求には理由がない。
第４結論
よって，控訴人と被控訴人愛知県との関係において，以上と異なる原判決を変更して，控訴人の被控訴人愛知県に対する請求を一部認容し，その余を棄却して，上記認容部分には被控訴人愛知県の申立てにかかる仮執行免脱宣言を付することとし，他方，控訴人の被控訴人国に対する本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第４部
裁判長裁判官     藤    山    雅    行
裁判官     上    杉    英    司


平成２５年１０月３０日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０４４３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１０月１６日
判                        決原告         シーエ   スエル   ，リミ   テッド原告         モナシ   ュ，ユ   ニバー   シティ上記両名訴訟代理人弁護士        山本健   策同訴訟   復代理   人弁護   士        井髙将   斗上記両名訴訟代理人弁理士        山本秀   策同                              森下夏   樹同                              馰谷剛   志同                              長谷部     真   久
被告
ノボ・ノルデイスク・エー／エス
訴訟代   理人弁   理士         園田吉   隆同                              小林義   教
主文
１原告らの請求を棄却する。

２訴訟費用は原告らの負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
１特許庁が無効２０１１－８０００５１号事件について平成２４年８月２０日にした審決のうち，「特許第４２５５５１５号の請求項１～１２に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）原告らは，発明の名称を「安定化された成長ホルモン処方物およびその製造方法」とする特許第４２５５５１５号（平成９年２月１２日出願（パリ条約による優先権主張１９９６年２月１２日），平成２１年２月６日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は１２である。）の特許権者である。
被告は，平成２３年３月３１日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし，特許庁は，この審判を，無効２０１１－８０００５１号事件として審理した。原告らは，この過程で，平成２３年１２月１４日，本件特許の請求項１ないし１４に係る発明を，下記２のとおり請求項１ないし１２に係る発明に訂正（以下「本件訂正」という。）することを求めた。特許庁は，平成２４年８月２０日，「訂正を認める。特許第４２５５５１５号の請求項１～１２に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は，被請求人の負担とする。」との審決をし，審決の謄本を，同月３１日，原告らに送達した。
２特許請求の範囲

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし１２の記載は，次のとおりである（以下，請求項の番号に従い，順次「本件発明１」，「本件発明２」などといい，これらの発明を総称して「本件発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲１５の９）。
【請求項１】
成長ホルモンと，緩衝剤と，安定化有効量の少なくとも１種のプルロニック（登録商標）ポリオールとを含んでなる安定な成長ホルモン治療用医薬液状処
方物を製造する方法であって，
処方物中の緩衝剤の最終濃度の２倍より高い濃度の緩衝剤に，成長ホルモンがさらされないような条件下，かつ，処方物中の１種もしくは２種以上のプルロニック（登録商標）ポリオールの最終濃度の２倍より高い濃度の１種もしくは２種以上のプルロニック（登録商標）ポリオールに，成長ホルモンがさらされないような条件下で，成長ホルモンを，緩衝剤および１種もしくは２種以上のプルロニック（登録商標）ポリオールと混合することを含んでなり，ここで，処方物におけるプルロニック（登録商標）ポリオールの最終濃度が
０．０８～１．０％ｗ／ｖであり，
処方物のｐＨが５．０～６．８である，方法。
【請求項２】
成長ホルモンがヒト成長ホルモンである，請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記プルロニック（登録商標）ポリオールがプルロニック（登録商標）Ｆ－６８である，請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
処方物が，物理的に安定である，請求項３に記載の方法。
【請求項５】
処方物が，物理的に安定である，請求項１または２に記載の方法。

【請求項６】
処方物が，１種もしくは２種以上の安定剤として０．０８％ｗ／ｖのプルロニック・ポリオールを含んでなる，請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
処方物が，薬学上許容される緩衝剤を，２．５～５０ｍＭの濃度で含んでなる，請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
処方物が，薬学上許容される緩衝剤を，１０～２０ｍＭの濃度で含んでなる，請求項７に記載の方法。
【請求項９】
薬学上許容される緩衝剤がリン酸塩またはクエン酸塩である，請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
処方物のｐＨが，５．２～６．５である，請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
処方物のｐＨが，５．４～５．８である，請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
最終体積の調節直前に１種もしくは２種以上のプルロニック（登録商標）ポリオールを処方物に添加する，請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その概要は，以下のとおりである。
ア本件発明１，本件発明２，本件発明５，本件発明７ないし１１は，特表平７－５０９７１９号公報（甲７Ａ。以下，審決の表記に倣い，「文献
７」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）であるか，同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。イ本件発明３，本件発明４，本件発明６及び本件発明１２は，引用発明及び審決が引用するその他の文献（文献名は省略）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウよって，本件特許は，特許法２９条１項３号ないし同条２項に違反してなされたものであるから，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
審決が上記結論を導くに当たり認定した，引用発明の内容，本件発明１と引用発明との一致点及び一応の相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明の内容