特開平２－１３７７５０号公開公報（以下「乙５文献」という。）には，「砕砂の製造工程にて発生した微粉末に対して水分を調整し，適当量のセメントを添加して均一に混練した後，加圧成型して密実な硬化体とし，これを適度に破砕して細骨材とすること」（１頁右欄１９行～２頁左上欄３行）と記載されている。この微粉末は，乙３発明でいう脱水した泥土に置き換えることができ，また，乙５文献に記載の技術が当業界で周知な技術であることは，審査官が拒絶理由でのべていることからも明白である。
したがって，乙３発明における泥土を焼結する代わりに，セメントと混合し，該混合物を粒状に成形してコンクリート等の骨材とすることは，当業者として自由選択ができる自明の事項にすぎない。このように，本件特許発明の最終段階の構成要件Ｅ，言いかえればＡ～Ｅと連続する最後の工程も，出願前公知の技術と作用効果を同じくするものであり，構成要件ＡないしＤと連続した工程にすることにより特別の効果が生じたものではない。本件発明は，従来技術が有する各工程の効果を単に積み重ねた以上の効果を奏するものではないのである。
エ小括
以上のとおりであるから，本件発明は，当業者が乙３発明並びに乙１１文献，乙１４文献及び乙５文献記載の事項に基づいて容易に発明することができたものであって，進歩性を欠くものであり，したがって，本件特許は，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。
（原告らの主張）
ア被告の主張は争う。
イ構成要件Ａ及びＢについて
(ｱ)被告は，乙３発明のうち，「Ｂは泥土の懸濁手段で，粗骨材３を除かれて前記コンベア５により移送される排土に対して，散水口６より散水しながら回転スクリュー７により攪拌して，後記する細骨材に付着する泥土を洗い流し，細骨材と分離すると共に，泥土の懸濁液を生成させてこれを後記する排出口８から送り出させる。」との部分（以下「(b)工程」という。）及び「Ｃは細骨材の選別手段で，前記懸濁手段Ｂの排出口８から落下する泥土の懸濁液を二次選別網９に受け，その網目aを通過しない50～100ｍｍの細骨材は，二次選別網９の終端よりクラッシャー１０へ送り，40～50ｍｍに破砕して細骨材溜１１に落し」と記載された部分(以下「(c)工程」という。）が本件発明の構成要件Ａ及びＢと一致すると主張している。
(ｲ)しかしながら，(b)工程と(c)工程とは全く別の工程であり，(b)工程は泥土の懸濁手段（工程）で，回転スクリューにより細骨材の泥土を洗い流すだけであり，篩別をするものではなく（補足すると回転スクリューは回転粗篩機ではない。），(c)工程で，(b)工程で生成した懸濁液から細骨材を選別（篩別）するというものである。
これに対して，構成要件Ａの回転粗篩機というのは，「破砕した岩石などの粗い粒子を，回転させてふるい分ける円筒形または多角筒形のふるい」であり（甲２５），回転させることによって粗粒分を篩別するものである。
したがって，構成要件Ａと(b)工程及び(c)工程とでは，その方法・作用・効果が全く異なっていることは明らかである。
(ｳ)また，構成要件Ｂは，当該回転粗篩機を通過しない粗粒分をそのままコンクリート等の骨材とすることを要素とするところ，乙３発明においては，そもそも回転粗篩機は存在せず，回転スクリューによって攪拌した懸濁液はすべて排水口８から落下するのである。
(ｴ)したがって，構成要件Ａ及びＢと，(b)工程及び(c)工程とが一致していないことはいうまでもないが，構成要件Ａ及びＢと，(b)工程及び(c)工程とが，方法・作用・効果において全く異なっており，乙３文献に記載された(b)工程及び(c)工程から，構成要件Ａ及びＢに容易に想到できるはずがないことは明らかである。
なお，被告は，構成要件Ａ及びＢと，(b)工程及び(c)工程とを，それぞれ分けることなく考えれば，同一の効果が得られるということを言わんとしている可能性もあるが，例えば，建設汚泥に多分に含まれる粘土質の泥土は，回転スクリューにより攪拌させても中々骨材と泥土とが分離されず，乙３発明では，粘土質の泥土のまま(c)工程に移行して，結局(c)工程の選別網を通過することはできないばかりか，当該選別網を詰まらせる結果となるのに対し，本件発明においては，回転粗篩機内において，粘土質の泥土も骨材と泥土とに分離されて篩別されるまで留まる点等において，大きく効果は異なっている。
ウ構成要件Ｃについて
(ｱ)被告は，乙３発明には，振動篩ではないが篩に相当するものが記載されていると主張する。
しかし，乙３発明では，螺旋状傾斜板を用いて，沈降分離した砂利や砂をかきあげることによって水切りするためのスパイラルウォッシャーと呼ばれる装置が使用されているのであって（甲２６），振動篩とは，原理も方法も効果も全く異なる装置であり，篩すらついていない。また，乙３発明で用いられている選別網は，被告の主張の構成を前提とすれば，構成要件Ａ及びＢに対応させるべきものである。さらに，構成要件Ｃは，振動篩を通過しない中粗粒分をそのままコンクリート等の骨材とすることも要素とするところ，乙３発明においては，構成要件Ｃの当該部分に対応する工程は全く存在しない。
以上のとおり，乙３発明は，本件発明の構成要件Ｃとは全く対応していないことは明らかである。
(ｲ)乙３発明の回転スクリューは，細骨材の泥土を洗い流す装置であるのに対し，乙１１文献記載の分級脱水機は，「沈殿槽の底に沈降した砂を移送する数条のスパイラル羽根と，このスパイラル羽根の終端にあって，移送されてきた砂を掻き上げる環状に配設された掻き上げパケットからなる水平スパイラル型分級機」（乙１１・１頁等）であり，要するに沈降した砂を移送・掻き上げるための装置であって，細骨材の泥土を洗い流す装置ではない。したがって，乙１１文献記載の分級脱水機と乙３発明の回転スクリューとは，目的・作用・効果が全く異なる装置で，乙１１文献記載の分級脱水機が回転スクリューに相当するものでないことは明らかであって，乙１１文献記載の分級脱水機と振動篩の組合せは，乙３発明の回転スクリューと選別網との置き換え自体を想起することすらない。
エ構成要件Ｄ及びＥについて
(ｱ)被告は，乙３発明のフィルタープレスが構成要件Ｄの遠心分離と対応すると主張する。


しかし，構成要件Ｄの遠心分離と，乙３発明のフィルタープレスとは，目的を全く異にし，全く対応していない工程であることが分かる。すなわち，本件発明は，震動篩の通過分を遠心分離させて細粒分を分別し（構成要件Ｄ），当該細粒分をセメントと混合し，当該混合物を粒状に成形してコンクリート等の骨材とする（構成要件Ｅ）のであって，要するに，セメントと混合するための細粒分を分別させるために，遠心分離させるのであって，脱水のために遠心分離させるのではない。これに対して，乙３発明では，細粒分を分別させるためにフィルタープレスを行うのではなく，焼成材を作成するための泥土を作成するために脱水をしているのであり，正に脱水の目的でフィルタープレスを行っているのである。
したがって，構成要件Ｄと乙３発明とは，これに続く工程からは，目的・作用・効果を全く異にしており，対応関係にないことは明らかである。
(ｲ)被告は，乙１４文献において，脱水の方法として遠心分離とフィルタープレスのどちらかを採用できることが示されていることから，乙３発明のフィルタープレスを遠心分離器に置き換えることは当業者にとって自由に選択できると主張している。
しかしながら，前述したとおり，構成要件Ｄの遠心分離は，脱水の目的ではなく，細粒分を分別することを目的としているのに対し，乙３発明のフィルタープレスは，正に脱水を目的としているのであって，その作用・効果も異なっている。
そのため，乙３発明のフィルタープレスを遠心分離器に置き換えることは想定されるものではない。
さらに付言すると，乙３発明のフィルタープレスは，焼成材を作成する前段階として，その材料となる泥土を脱水するために使用されているのであり，そのためには，脱水効果は高ければ高い方が良い。また，建設汚泥は，排出場所等によって土質が全く異なり，また，脱水した泥土には性状の異なる様々な物質が混合しているため，実際には，商品となり得るような焼成材を作成することは著しく困難であり，本件特許出願以前においては，細粒分はフィルタープレスによって脱水の上で埋め立て処分されていたのであるが（本件明細書の「従来の技術」欄参照），この場合においても，体積を少なくするためには，脱水効果は高ければ高い方が良い。
そして，フィルタープレスの方が圧倒的に脱水効果は高く，遠心分離器は「分離しにくい固体と液体を分離」させる際に効果を発揮するにすぎない（甲２９）。
したがって，乙３発明のフィルタープレスを，わざわざ脱水効果の低い遠心分離器に置き換えることは，あり得ないのである。
(ｳ)構成要件Ｅについて
被告は，乙５文献に，砕砂の製造工程にて発生した微粉末に適当量のセメントを添加して均一に混練した後，加圧成形して密実な硬化体とし，これを適度に破砕して細骨材とする方法が記載されており，当該微粉末を乙３発明の脱水した泥土に置き換えることができることから，乙３発明における泥土の焼結方法の代わりに，セメントと混合して該混合物を粒状に成形してコンクリート等の骨材とすることは当業者が自由選択ができる自明の事項であると主張する。
しかしながら，前述したとおり，乙３発明の脱水した泥土を焼結して焼成材を作成する工程と本件発明の構成要件Ｅの細粒分をセメントと混合し，当該混合物を粒状に成形してコンクリート等の骨材とする工程とが，その目的・作用・効果において全く異なっており，対応関係になどないことは明らかである。
また，乙５文献の技術は，水を含まない微粉末を，セメントと混合して，硬化体とし，これを破砕して細骨材とする方法であるのに対し，構成要件Ｅは，遠心分離により分別された水を含む細粒分を，セメントと混合し，これを粒状に成形してコンクリート等の骨材とする方法であって，混合物を硬化体とすることも，これを破砕することも必要でなく，乙５文献記載の技術と構成要件Ｅとは，全く異なる技術・方法である。オ以上のとおり，本件発明は被告の主張に係る公知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたはずがないことは明らかであり，本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものとは認められない。
２争点(2)（損害額）について
（原告らの主張）
(1)平成２１年ないし平成２３年の建設廃泥の処理に係る損害額
ア建設廃泥の処理量
被告は，平成２０年１２月１０日に分級設備を設置して以後（甲３），本件処理方法を使用し，平成２１年ないし平成２３年の間に合計８９万４６８５トンの建設廃泥の処理を行っている（前記前提事実等(4)ア）。
イ被告が受領した処理費用
(ｱ)建設廃泥の処理を受託する場合の処理単価は，砂と，シルト及び粘土との比率で異なってくるものの，被告が，本件処理方法を使用して建設廃泥の処理を受託する場合の１．６トン（１立方メートル）当たりの平均単価は５０００円を下らない（甲１０・２枚目「汚泥区分」の「泥土（非自硬性）」の上段部の「砂：シルト・粘土比」「５：５」参照）。(ｲ)よって，被告が，被告方法を使用して上記建設廃泥を処理した際に，委託先より受領した処理費用は，下記の計算式のとおり，２７億９５８９万０６２５円を下らない。
［計算式］８９４，６８５トン÷１．６トン×５０００円
＝２，７９５，８９０，６２５円
ウ建設廃泥処理の利益率
建設廃泥の処理費用から建設廃泥を処分するための経費を控除した利益率は，少なく見積もっても３０パーセントを下らない。
エ小括
したがって，被告が，平成２１年から平成２３年にかけて本件処理方法を使用して得た利益は，下記計算式のとおり，８億３８７６万７１８７円を下らず，特許法１０２条２項に基づき，当該利益額が原告らの損害額と推定される。
［計算式］２，７９５，８９０，６２５円×３０パーセント
＝８３８，７６７，１８７円
(2)平成２４年及び平成２５年の建設廃泥の処理に係る損害額被告は，平成２４年以後も，現在に至るまで，本件処理方法を使用しているところ，平成２１年ないし平成２３年の実績からすれば，本件処理方法を使用して建設廃泥を処理したことにより得た利益は，年間２億７９５８万９０６２円を下らないと推測され（８億３８７６万７１８７円（平成２１年ないし２３年の利益額）÷３年間），したがって，被告は，平成２４年１月から平成２５年３月までの間に本件処理方法を使用して，３億４９４８万６３２７円（２億７９５８万９０６２円÷１２ヶ月×１５ヶ月）の利益を得たものと考えられ，原告らには同額の損害が生じている。
(3)一部請求


以上のとおり，平成２１年１月から平成２５年３月までの間に，被告が本件処理方法を使用して原告らの本件特許権を侵害したことによって，原告らに生じた損害額は，合計１１億８８２５万３５１４円を下らない。被告の規模等に鑑み，原告らは被告に対し，本訴において，上記１１億８８２５万３５１４円のうち，１億円の支払を求める次第である。
（被告の主張）
原告らの主張は争う。
第４当裁判所の判断
１争点(1)ア（本件処理方法が本件発明の技術的範囲に属するか－構成要件ＢないしＥの充足性）について
(1)構成要件Ｂについて
ア「コンクリート等の骨材とし」
(ｱ)「コンクリート等の骨材」の意味について，原告らは，コンクリートに限られず，土木・建築産業の基礎資材に用いる砂利・砂を意味する旨主張し，被告は，コンクリート用の骨材と限定して解釈すべきである旨主張する。
(ｲ)「骨材」とは，一般に，「セメントとまぜてモルタル・コンクリートなどを作る，砂・砂利の類の総称」（広辞苑第３版）を意味するとされている。そうすると，「骨材」自体の意味に，セメントと混ぜて作られるモルタルやコンクリートという使用範囲が含まれているといえる。さらに，本件発明は「骨材」の用途を「コンクリート等の」と限定しているのであるから，「コンクリート等の骨材」とは，コンクリートや，それに類似するモルタルなどを作るための砂や砂利を意味すると解するのが相当であり，そのように解釈することは，本件明細書の記載と整合こそすれ，これと矛盾するものではない。
なお，原告らがその主張の根拠とする甲２３号証には，「骨材」について，「砂・砂利・砕石その他これに類似する粒状材料」との記載があるものの，同号証が「第３版道路用語辞典」であることからすると，材料の用途はコンクリートやアスファルトといった道路舗装用の材料に用いられるものであることを当然の前提としていると解される。甲２４号証についても，「土木・建設産業の基礎資材」との記載に続いて，「用途としては，コンクリート用，道路用，アスファルトコンクリート用，鉄道用など」との記載があることからすれば，コンクリートや，それに類似するモルタルなどを作るための砂や砂利という上記解釈と矛盾するものではない。また，仮に「骨材」が，広義には建設・土木産業一般の基礎資材に用いる砂・砂利を含む語であるとしても，本件発明が，「コンクリート等の」との限定を付している以上，「コンクリート等の骨材」とは，上記のとおり，コンクリートや，それに類似するモルタルなどを作るための砂や砂利と解すべきである。
(ｳ)本件処理方法において，トロンメルの編目を通過しなかった砂利が，少なくとも暗渠排水資材として利用されていることは争いがない。しかるに，暗渠排水資材が，コンクリートや，それに類似するモルタルなどと異なることは明らかである（甲６）。
また，甲２２号証によれば，本件処理方法において，トロンメルの編目を通過しなかった砂利が，第２種改良土の原料として利用されていることも認められるが，第２種改良土は，コンクリートやそれに類似するモルタルなどとは異なるものと考えられる（甲６）。
イ「そのまゝ」
仮に第２種改良土が「コンクリート等」といえるとしても，以下のとおり，本件処理方法において，トロンメルの編目を通過しなかった砂利を「そのまゝ」コンクリート等の骨材としているとはいえない。(ｱ)原告らは，「そのまゝ」とは，粗粒分自体に加工等を行うことなく，「コンクリート等の骨材」とすることを意味すると主張していると解される。これに対し，被告は，何ら処理をせず「コンクリート等の骨材」とすることを意味すると主張する。
(ｲ)ａ「そのまゝ」とは，一般に，「状態に変化のないこと。あるがまま」（広辞苑第３版）を意味する。したがって，構成要件Ｂの「該粗篩機を通過しない粗粒分はそのまゝコンクリート等の骨材とし，」とは，「粗篩機を通過しない粗粒分」を，状態を変化させることなく「コンクリート等の骨材」とすることを意味すると解するのが自然である。
ｂまた，本件明細書には，以下の記載がある。
(a)「該粗篩機を通過しない粗粒分はそのまゝコンクリート等の骨材とし，」（構成要件Ｂ），「該粗篩機の通過分は震動篩上に受けて該震動篩を通過しない中粗粒分はそのまゝコンクリート等の骨材とし，」（構成要件Ｃ），「該細粒分はセメントと混合し，該混合物を粒状に成形してコンクリート等の骨材とする」（構成要件Ｅ）(b)「【従来の技術】例えば建設工事において，シールド工法によってトンネルを掘設する場合には多量の建設廃泥が排出される。従来は該建設廃泥は粗粒分と細粒分とに篩別し，粗粒分はコンクリート等の骨材とし，細粒分はフィルタープレス等によって脱水の上で埋立て処分を行なっている。」（段落【０００２】），「【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来の建設廃泥処理方法では，細粒分は脱水の上で埋立て処分を行なっているので，脱水と云う手間をかけても細粒分を有効に利用しているとは云えない。」
（段落【０００３】）
(c)「【作用】本発明では建設廃泥(1)を粗粒分(1A)と細粒分(1C)とに分け，粗粒分(1A)は従来通りコンクリート等の骨材とし，更に細粒分(1C)もセメントと混合して該混合物を粒状に成形すれば，該細粒分(1C)は該セメントをバインダーとして硬化してコンクリート等の骨材として使用出来る。」（段落【０００５】）


(d)「【実施例】本発明を図１～図３に示す一実施例によって説明すれば，建設廃泥(1)はホッパー(2)から５０ｍｍ目の回転粗篩機(3)に投入され，該粗篩機(3)内でシャワーノズル(4)によって水をシャワーされつゝ篩別され，該粗篩機(3)を通過しない粗粒分(1A)は該粗篩機(3)の端末からコンベア(5)上に受止され受器(6)に備蓄される。該粗粒分(1A)はコンクリート骨材としてそのまゝ利用される。上記回転粗篩機(3)の通過分は２ｍｍ目の震動篩(7)上に流下し，該震動篩(7)を通過しない中粗粒分(1B)は該震動篩(7)の端末からコンベア(8)上に落下し受器(9)に備蓄される。該中粗粒分(1B)もコンクリート骨材としてそのまゝ利用される。」（段落【０００６】）(7)の通過分   はスラ   リー樽   (10)に備蓄さ   れ，バルブ(12)を付した排出パイプ(11)から遠心分離器(13)に移されて細粒分(1C)が分別される。このようにして分別された細粒分(1C)には通常５０～６０重量％の水分が含まれており，これにセメントを混合して混練する。セメント混合量は通常上記分別された細粒分(1C)の固形分１００重量部に対し５～１５重量部の範囲とされる。上記細粒分(1C)とセメントとの混練物(1D)はコンベア(14)上に移されゴム被覆ローラー(15)により圧縮成形される。…このようにして得られた硬化成形物(1E)はコンクリート骨材として利用される。」（段落【０００７】），「本実施例以外，細粒分(1C)の脱水はフィルタープレスによって行なってもよいが，遠心分離器(13)の方が脱水効率は良好である。また細粒分(1C)とセメントとの混練物(1D)の成形は通常の震動式造粒器等を用いてもよい。また細粒分(1C)とセメントとの混練物(1D)には更にケイ砂，ケイ石砂等のシリカ成分やフライアッシュ，高炉スラグ，ベンナイト等の充填材や増粘材が混合されてもよい。」（段落【０００８】）
(f)「【発明の効果】したがって本発明では建設廃泥の細粒分まで高度利用することが出来る。」（段落【０００９】）
ｃ以上の記載によれば，本件発明は，従来の建設廃泥処理方法では，粗粒分はコンクリート等の骨材として利用されていたが，細粒分は脱水という手間をかけながら有効に利用できていないという課題を解決するため（前記ｂ(b)），粗粒分は従来どおりコンクリート等の骨材とする一方，細粒分はセメントと混合して該混合物を粒状に成形して，該セメントをバインダーとして該細粒分を硬化してコンクリート等の骨材として使用出来るようにすることで，細粒分を高度利用することができるようにすること（前記ｂ(c)(f)）を内容とする発明ということができる。
しかるところ，セメントと混合した上で粒状化させて硬化させるという，その状態を変化させる処理を行っている細粒分については，その処理に対応する構成要件Ｅに，「そのまゝ」との限定がない（前記ｂ(a)）。
他方，回転粗篩機を通過しない粗粒分及び震動篩を通過しない中粗粒分については，「従来どおりコンクリート等の骨材」とするとされ（前記ｂ(c)），実施例においても，「端末からコンベア上に受止され受器に備蓄され」，「コンクリート骨材としてそのまゝ利用される」（前記ｂ(d)）と記載されているのみで，その状態を変化させる処理は行われていない。そして，当該処理に対応する構成要件Ｂ及びＣにおいては，「そのまゝ」との限定がされている（前記ｂ(a)）ｄ以上のとおり，「そのまま」という言葉の通常の意味（前記ａ）に加え，本件発明の目的並びに本件明細書に記載された粗粒分と細粒分に対する処理の違い及びそれに対応する構成要件Ｂ・ＣとＥとで「そのまゝ」との限定の有無に違いがあること考慮すると，粗粒分の処理に関する構成要件Ｂにおける「そのまゝ」とは，構成要件Ｅにおける細粒分の処理のように，粒状に成形するといった粗粒分の状態を変化させる処理をすることなく，「コンクリート等の骨材」とすることを意味すると解される。
(ｳ)そうすると，仮に，第２種改良土が「コンクリート等」にあたるとしても，本件処理方法では，第２種改良土の製造にあたって，トロンメルの編目を通過しなかった砂利に対し，固化剤を投入して混合撹拌するという造粒固化処理を行っていると認められる（甲６，２２）ところ，同処理は砂利の状態を変化させる処理と考えられるから，本件処理方法は，トロンメルの編目を通過しなかった砂利を「そのまゝ」第２種改良土としているとはいえない。
ウ小括
原告らは，本件処理方法では，トロンメルを通過しなかった砂利を，第２種改良土又は暗渠排水用に利用するか，骨材として販売していると主張している（原告主張方法ｂ）。
これらの利用方法のうち，「骨材として販売」というのが具体的にどのような態様を意味するのか不明であるが，仮に被告が認める砂利としての販売（被告主張方法ｂ）を意味するものであれば，当該砂利が，コンクリートや，それに類似するモルタルなど用に販売されているのか証拠上不明である上，販売先がそれらの製造に使用しているとしても，それは被告自身の行為ではない。
また，前記アのとおり，暗渠排水用資材及び第２種改良土としての利用は，「コンクリート等の骨材とし」を充足しない。
したがって，本件処理方法は，構成要件Ｂを充足しない。
(2)構成要件Ｃについて
ア「コンクリート等の骨材とし」
(ｱ)構成要件Ｂにおけると同様，「コンクリート等の骨材とし」とは，中粗粒分を，コンクリートや，それに類似するモルタルなどを作るための砂や砂利として用いることを意味するものと解される。(ｲ)被告は，ハイメッシュセパレーターから排出された砂をタイヘイリサイクルソイルの原料としている（争いがない）。タイヘイリサイクルソイルとは，「骨材として砂，シルト・粘土分を利用して製造するモルタル」（甲１８）であり，「コンクリート等」に該当する。したがって，本件処理方法において，ハイメッシュセパレーターから排出された砂をタイヘイリサイクルソイルの原料としている点は，「コンクリート等の骨材とし」に該当する。
(ｳ)他方，被告は，ハイメッシュセパレーターから排出された砂   を濾過砂及び下水管埋め戻し材の原料としても利用しているところ（争いがない），当該利用方法は，コンクリートや，それに類似するモルタルなどを作るための砂や砂利の利用と異なることは明らかである。また，被告は，ハイメッシュセパレーターから排出された砂を第２種改良土の原料として利用していると認められる（甲２２）が，当該利用方法が「コンクリート等の骨材とし」を充足しないことは，構成要件Ｂと同様である。


したがって，本件処理方法において，ハイメッシュセパレーターから排出された砂を濾過砂，下水管埋め戻し材及び第２種改良土の原料としている点は，「コンクリート等の骨材」とするものとはいえない。
イ「該粗篩機の通過分は震動篩上に受けて」
(ｱ)本件処理方法において，トロンメルの通過分をハイメッシュセパレーターで受けること，ハイメッシュセパレーターは回転式分級機と振動篩からなり，まず回転式分級機でトロンメルを通過した砂をかき上げ，それを振動篩に投入することは争いがない。
原告らは，回転式分級機は砂を移送・かき上げて，これを振動篩に投入する機能しか有しておらず，中粗粒分を分級しているのは振動篩であり，かつ，本件処理方法における振動篩は構成要件Ｃの「震動篩」に該当すると主張する。これに対し，被告は，回転式分級機は分級装置に該当するから本件処理方法は「粗篩機の通過分」を「震動篩に受けて」いるとはいえない，またハイメッシュセパレーターの振動篩は脱水装置であって，構成要件Ｃの「震動篩」には該当しないと主張するものと解される。
(ｲ)「該粗篩機の通過分は震動篩上に受けて」の意味については，「粗篩機」の通過分につき，次に「震動篩」による分級処理を行うことを意味し，「粗篩機」と「震動篩」の間に別個の分級処理が行われる場合はこれにあたらないと解するのが自然であり，原告もこの点を特段争うものではないと解される。
本件発明の技術的意義に照らして検討しても，本件発明は，前記(1)イ(ｲ)ｃのとおり，建設廃泥，特に細粒分を有効活用することを目的とする方法の発明であり，特許請求の範囲において，どのような分級手段をどのような順番で用いるかについて明確に規定している。また，本件明細書には，分級手段として，回転粗篩機(3)，震動篩(7)及び遠心分離器（13）又はフィルタープレスのみが記載され，それ以外の分級手段を用いることについては記載も示唆もない。
したがって，本件発明において，「粗篩機」と「震動篩」との間に他の分級手段を設けることは想定されていないというべきである。(ｳ)本件処理方法で用いられているハイメッシュセパレーターの回転式分級機は，沈降槽に沈んだ砂をスパイラル羽で移送し，バケットでかき上げて，振動篩式脱水機に投入する機能を有するものであるが，そのパンフレット（乙９）には，スパイラル羽で微砂を回収し，掻き上げバケットで１次脱水も合わせて行う旨記載されている。また，ハイメッシュセパレーターの製造元であると考えられる株式会社氣工社の特許出願に係る公開特許公報には，回転式分級機のみでも砂を分級採取することができる旨記載されている（乙１９・段落【０００２】，【０００５】）。これらによれば，回転式分級機は，砂を移送・かき上げるのみでなく，砂混じりの泥水から，砂を分別する分級機能を有していると認められる。回転式分級機が「震動篩」に該当しないことは明らかであるから，本件処理方法においては，「粗篩機」と「震動篩」との間に他の分級手段が設けられていることとなる。
なお，振動篩式脱水機は，０．０７５ｍｍ未満の砂を，０．０７５ｍｍ以上の砂と分級する機能を有しているというべきであるから，「震動篩」に該当する。
(ｴ)したがって，本件処理方法は，構成要件Ｃの「粗篩機の通過分は震動篩上に受けて」を充足しない。
ウ小括
原告らは，本件処理方法では，ハイメッシュセパレーターから排出された砂を第２種改良土，タイヘイリサイクルソイル，濾過砂・下水管埋め戻し材として利用しているか骨材として販売している旨主張する。しかるに，「骨材として販売」の意味が不明であり，また，いずれにせよ本件発明の「コンクリート等の骨材とし」を充足しないことは，前記(1)と同様である。
また，本件発明における濾過砂・下水管埋め戻し材及び第２種改良土としての利用は，「コンクリート等の骨材とし」を充足しない。さらに，ハイメッシュセパレーターから排出された砂をどのように利用するかにかかわらず，本件処理方法は，トロンメルの通過分をハイメッシュセパレーターの回転式分級機で受けることから，「粗篩機の通過分は震動篩上に受けて」を充足しない。
したがって，本件処理方法は，構成要件Ｃを充足しない。
(3)構成要件Ｅについて
ア原告らは，本件処理方法においては，遠心分離機により分級されたシルトをセメントと混合して，当該混合物を粒状に成形し，これをタイヘイリサイクルソイル等の骨材としているから，構成要件Ｅを充足する旨主張する。
これに対し，被告は，本件処理方法において，遠心分離機によりシルトを分級する工程の存在自体を否認すると共に，シルトをセメントと混合する工程もなく，該混合物を粒状に成形してコンクリート等の骨材にすることもないと主張する。
イ原告らは，その主張の根拠として，種々の証拠（甲６，甲７・２枚目，甲１８，甲１９，甲２２，甲３２，甲３３，甲３５・６頁）をあげる。しかし，これらの証拠から，被告がシルトをセメントと混練してモルタルの一種であるタイヘイリサイクルソイルの原料として利用していることは認められるとしても，セメントと混合したシルトに対し，ゴム被覆ローラーによる圧縮成形（段落【０００７】）や通常の震動式造粒器の使用（段落【０００８】）など，粒状に成形する処理を行っているとは認められず（なお，甲２２からは，シルトに対して混練処理を行っていることが認定できるとしても，造粒固化処理を行っていることは認定できない。），ほかにシルトとセメントの「混合物が粒状に成形」されていると認めるに足りる証拠はない。
ウしたがって，本件処理方法が構成要件Ｅを充足するということはできない。
(4)総括
以上のとおり，本件処理方法は，少なくとも本件発明の構成要件Ｂ，Ｃ及びＥを充足するということができない。
２以上によれば，原告らの請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
第５結論
よって，原告らの請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末    和     秀
裁判官
西    村    康    夫
裁判官
石    神    有    吾


平成２５年１２月５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１００１２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１１月１４日
判        決
原告                                       X訴訟代   理人弁   理士                           加藤朝   道同                        内田潔   人同                        青木    充被告                           特許庁   長官指定代   理人                           久   島   弘太郎同                        藤原直   欣同                        窪田治   彦同                        中村達   之同                        山田和   彦
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－２０３２５号事件について平成２４年９月３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，発明の名称を「内燃機関」とする発明について，平成１８年（２００６年）９月１日（優先権主張日平成１７年（２００５年）９月５日，優先権主張国ドイツ）を国際出願日とする特許出願（特願２００８－５２９５１６号。以下「本願」という。）をした。
原告は，平成２２年１２月１５日付けの拒絶理由通知を受けたため，平成２３年３月１８日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書（甲８）を変更する手続補正（甲１０）をしたが，同年５月２４日付けの拒絶査定を受けた。
原告は，同年９月２０日，拒絶査定不服審判を請求するとともに，同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正（甲１４）（以下「本件補正」といい，本件補正後の明細書を，図面と併せて「本願明細書」という。）をした。
(2)特許庁は，上記請求を不服２０１１－２０３２５号事件として審理を行い，平成２４年９月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同月１８日，その謄本が原告に送達された。
(3)原告は，平成２５年１月１２日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲１４。以下，請求項１に係る発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】
シリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダと，少なくとも一のカム軸と，加圧循環潤滑系と備え，過給機を備えていても過給機を備えていなくても
よく，
付設するシリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダを備える小圧縮機が空気を供給し且つ少なくとも一のカム制御による過給バルブと協働する，４
サイクル内燃機関であって，
内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路（１４）が，内燃機関の吸入の終了後に，内燃機関のシリンダヘッド（１６）に構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されている
ようにサイクルに合わせて開かれること，
小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸（２）の回転数をもって作動するか，または，小圧縮機は専らクランク制御され，吸入行程或いは過給行程が過給路（１４）からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸（２）の回転数をもってまたはカム軸（２）の回転数に比べて各シリンダに対してサイクルに
合った上昇回転数をもって作動すること
を特徴とする４サイクル内燃機関。」
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願発明は，本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である特開２００２－３０３１４４号公報（甲１。以下「引用文献」という。）に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用文献に記載された発明（以下「引用発明」という。），本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
「シリンダヘッド１３を有するシリンダブロック１２と，カムシャフト
２７とを備え，
エンジンＥのシリンダヘッド１３に支持したカムシャフト２７の一端側の側面を覆うカバー５１に支持され，かつ第１，第２シリンダヘッド６０Ｕ，６０Ｌを有するシリンダブロック５４を備える過給機Ｃが，空気を供給し且つカムシャフト２７に設けた過給カム４１により開閉駆動する過給バルブ２６と協働する，単気筒４サイクルエンジンＥであって，エンジンＥの吸気ポート２１とは分離される過給パイプ７５，過給ポート２３が，エンジンＥの吸気行程の末期に，エンジンＥのシリンダヘッド１３に構成され，かつカムシャフト２７に設けた過給カム４１により開閉駆動される過給バルブ２６によって，短期間だけ開かれること，過給機Ｃはクランクシャフト５２が回転するとコネクティングロッド６５を介して第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌがシリンダ５４ａ内を上下動するものであり，クランシャフト５２はカムシャフト２７の一端に同軸
スプライン結合されている
単気筒４サイクルエンジンＥ。」
イ本願発明と引用発明の一致点
「シリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダと，少なくとも一の
カム軸とを備え，
付設するシリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダを備える小圧縮機が空気を供給し且つ少なくとも一のカム制御による過給バルブと協働
する，４サイクル内燃機関であって，
内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関のシリンダヘッドに構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブによって，４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれること，小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する４サイクル内燃機関。」である点。
ウ本願発明と引用発明の相違点
（相違点１）
本願発明においては，内燃機関が，加圧循環潤滑系を備え，過給機を備
えていても過給機を備えていなくてもよいのに対し，
引用発明においては，内燃機関が，加圧循環潤滑系を備えているのか否か明らかでなく，過給機を備えているのか否かも明らかでない点。


（相違点２）
本願発明においては，「内燃機関の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」のに対し，引用発明においては，「内燃機関の過給路が，内燃機関の吸入の末期に，４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれる」点。
（相違点３）
本願発明においては，
（ｉ）小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動するか，ま
たは，
（ｉｉ）小圧縮機は専らクランク制御され，吸入行程或いは過給行程が過給路からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもってまたはカム軸の回転数に比べて各シリンダに対してサイク
ルに合った上昇回転数をもって作動するのに対し，
引用発明においては，小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する点。
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（一致点の認定，相違点２及び３の認定の誤り）本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点のうち，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関のシリンダヘッドに構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブによって，４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれる」との部分（以下「Ａ部分」という場合がある。）及び「小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」との部分（以下「Ｂ部分」という場合がある。）は，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想を無視し，本願発明の必須の構成要件の一部を恣意的に抽出して一致点と認定したものであるから，誤りである。すなわち，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想は，オットーサイクル，ディーゼルサイクル又はミラーサイクル（吸入行程の途中でバルブを閉じ，混合気の流入を制限して圧縮比を上げないようにしたもの）の４サイクル内燃機   関にお   いて，   内燃機   関の吸   入の終   了後（   終了直   後）に   小圧縮機によ   る過給（   後過給   ）を正確   なタイ   ミングで   行うこ   とを可   能とす   る手段と   して，   「少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，…少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」構成を採用するとともに，小圧縮機がカム制御式の場合には，「小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸（２）の回転数をもって作動する」構成を，小圧縮機がクランク制御式の場合には，「小圧縮機は専らクランク制御され，吸入行程或いは過給行程が過給路（１４）からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸（２）の回転数をもってまたはカム軸（２）の回転数に比べて各シリンダに対してサイクルに合った上昇回転数をもって作動する」構成を採用し，これにより小圧縮機によって過給される高速回転可能な４サイクル内燃機   関を提   供した   もので   ある。しかる   ところ   ，本願発明の「少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，…少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」構成のうち，「内燃機関の吸入の終了後に」，「４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」との部分は必要不可欠な構成であるにもかかわらず，この構成を省いて，Ａ部分のみを一致点として抽出することは，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想を無視するものといえるから，誤りである。
また，同様に，小圧縮機がクランク制御式の場合には，「吸入行程或いは過給行程が過給路（１４）からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御」する構成が本願発明の必要不可欠な構成であるにもかかわらず，この構成を省いて，Ｂ部分のみを一致点として抽出することは，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想を無視するものといえるから，誤りである。そして，本件審決が認定した本願発明と引用発明との相違点２及び３は，その前提とする一致点の認定に上記のとおりの誤りがあり，その誤りに依拠して認定したものであるから，不適切であって失当である。(2)取消事由２（相違点２の容易想到性の判断の誤り）本件審決は，「圧縮機などの過給装置付き内燃機関において，内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル行程の吸入行程或いは過給行程が行程として維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」ことが周知技術（以下「周知技術１」という。）であると認定した上で，引用発明において，周知技術１を適用し，相違点２に係る本願発明のように特定することは，当業者が格別困難なく想到し得るものである旨判断した。
しかしながら，本件審決には，引用発明に周知技術１を適用することの動機付けが示されていない。
また，周知技術１には，相違点２に係る本願発明の構成のうち，「全体的にまたは部分的に維持」との部分が含まれていないから，引用発明に周知技術１を適用したからといって，相違点２に係る本願発明の構成となるわけではない。すなわち，「全体的にまたは部分的に維持」については，「全体的に維持」とは，オットーサイクルあるいはディーゼルサイクルの場合を，「部分的に維持」とは，ミラーサイクルの場合をそれぞれ意味し，「全体的にまたは部分的に維持」との記載により，オットーサイクルあるいはディーゼルサイクルとミラーサイクルとの間のカム軸調整装置を用いたサイクル変換が可能であることも意味するが，引用文献及び周知技術１には，それらのサイクルに関する言及が一切ない。このため，「全体的にまたは部分的に維持」と，小圧縮機を介した後過給とを組み合わせるという本願発明の解決原理ないし基本的技術思想は，引用文献及び周知技術１から導き出すことはできない。
さらに，本願発明は，相違点２に係る構成だけで構成されているのではなく，総合的な構成により把握されるべきものであるから，そもそも相違点２を孤立的に取り上げて判断すること自体が誤りである。たとえ，引用発明に周知技術１を適用したとしても，それに基づくクランク制御される小圧縮機では，時間に関して厳密な後過給のための前制御機構（前制御用のバルブ）が本願発明に必要不可欠であるのに，本件審決においては，このことが全く触れられていない。
したがって，本件審決の上記判断は誤りである。


(3)取消事由３（相違点３の容易想到性の判断の誤り）本件審決は，「圧縮機の駆動形態として，カムを用いた駆動形態（カム制御）或いはクランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）」が周知技術（例えば，甲７の第３ないし８図記載の実施例，別紙６参照。以下「周知技術２」という。）であると認定した上で，周知技術２で例示した甲７（実願昭５５－３８３２４号（実開昭５６－１３９８２８号）のマイクロフィルム）の第３図及び第４図にクランク制御を採用した駆動形態が，第４ないし８図にカム制御を採用した駆動形態が示されているように，どちらの駆動形態を採用するかは，当業者が適宜選択し得る設計的事項であるから，引用発明において，小圧縮機の駆動形態として，クランク制御による駆動形態に代えてカム制御による駆動形態を採用し，「小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」ように構成（相違点３に係る本願発明の構成）することは，当業者が格別困難なく想到し得るものである旨判断した。しかしながら，甲７は，本願発明にいう「カム制御」される小圧縮機を開示するものではなく，本件審決の周知技術２の認定は誤りである。すなわち，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）においては，「カム制御」の用語について，「カム制御による過給バルブ」，「小圧縮機は専らカム制御され」と記載され，この「カム制御」の記載は「または，小圧縮機は専らクランク制御され」と対比した形式での記載となっているから，「カム制御」が「クランク制御」とは異なる意義で用いられているといえる。本願発明において，小圧縮機が「カム制御」される場合は，小圧縮機を制御するカムの急峻勾配の制御曲線と，行程の短い過給バルブを操作するカムの急峻勾配の制御曲線とは一致し，過給路が開いているときには過給気も流れ，過給路が閉まっているときには過給気は流れないのに対し，小圧縮機が「クランク制御」される場合は，小圧縮機を制御するクランクの緩勾配のサイン形状の制御曲線と，行程の短い過給バルブを操作するカムの急峻勾配の制御曲線とは一致せず，小圧縮機と内燃機関との間において時間に関して厳密な協働は不可能である。つまり，小圧縮機が「クランク制御」される場合は，避けられない誤った時点における過給路内の圧力上昇に伴い，過給バルブのバルブクリアランスに基づいて発生する過給路からの過給流れの重なりが吸入行程を乱すことになり，このことを防止するための前制御（前制御用のバルブ）が必要不可欠である。
そして，４サイクル内燃機関に関する技術分野では，「カム」とは，基本的に４サイクルの吸排気バルブを作動させるものであって，これらのバルブの厳密な制御のために，ピストンの往復サイクルに対し，所定のタイミングをもって弁開閉を行うよう，所定のリフト量を有するカム山が所定の位相（角度位置）をもってシャフトに設けられているものをいうことが，技術常識であり（甲１８），本願発明にいう「カム」は，このようなカムを意味する。被告は，この点に関し，乙１及び２を根拠として挙げて，カムには，円板を偏心させて回転させるものが含まれることは技術常識である旨主張するが，この主張は，機械の一般用語としてのみ妥当するにすぎず，４サイクル内燃機関に関する技術分野には妥当しないから，失当である。しかるところ，甲７の第５図及び第６図における実施例では，「偏心円カム２８」がクランク軸１に設けられており，第７図における実施例では，「円形の溝カム３０」がクランク軸１に対して偏心して設けられており，第８図における実施例では，「偏心円（真円）カム３２」がクランク軸１に設けられており，これらの「偏心円カム」あるいは「溝カム」は，「偏心機構」である。このような偏心機構は，単にクランクを小さなアーム径としたものにすぎず，「偏心機構制御」の制御曲線は緩勾配のサイン形状の制御曲線となり，クランク制御の場合と同じであるから，小圧縮機が「偏心機構制御」される場合は，内燃機関の後過給をサイクルに合わせて（時間に関して厳密に）実行することはできない。
したがって，甲７記載の「偏心円カム」あるいは「溝カム」による制御は，本願発明にいう「カム制御」に含まれず，甲７は，本願発明にいう「カム制御」される小圧縮機を開示するものではない。
そうすると，本件審決の周知技術２の認定は誤りであるから，相違点３に係る本願発明の構成が容易想到であるとした本件審決の上記判断は，誤りである。
(4)手続違背
審査官作成の平成２３年１１月２９日付けの前置報告書（甲１５）では，平成２３年５月２４日付けの拒絶査定において周知例として引用された特開平１１－４４２８９号公報（甲２）の引用が撤回されており，その周知例の引用に基づく拒絶査定の見解が妥当ではなかったことを審査官が自認したものと解される。その上で，上記前置報告書において，新たな周知例（特開昭５５－１３７３１５号公報（甲３），実願昭５９－７５６８５号（実開昭６０－１８７３３１号）のマイクロフィルム（甲４））が引用されて反論が行われているが，周知技術を認定するための周知例といえども，新たな文献の引用であるため，前置審査において審判請求時の補正後の出願について拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たり，拒絶理由通知をすべき必要性があったものといえる。
本件審決においては，相違点２について，甲４のほか，追加して引用した甲５ないし７に基づいて認定した周知技術１を適用して容易想到である旨を判断し，また，相違点３について，初めて引用した甲７に基づいて認定した周知技術２を適用して容易想到である旨を判断した。このように追加して引用された甲５ないし７は，周知技術を認定するための周知例といえども，新たな文献の引用であるため，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たり，拒絶理由通知をすべき必要性があったものといえる。
しかるところ，本件の前置審査及び本件審判手続において拒絶理由通知がされなかったから，本件審決には，特許法１６３条２項において準用する同法５０条及び同法１５９条２項において準用する同法５０条の規定に違反する手続違背がある。
(5)まとめ
以上のとおり，本件審決には，本願発明と引用発明との一致点の認定，相違点２及び３の認定の誤り，相違点２及び３の容易想到性の判断の誤り並びに手続違背があり，本件審決は，違法であるから，取り消されるべきである。
２被告の主張
(1)取消事由１に対し


ア本件審決は，引用発明における「カムシャフト２７に設けた過給カム４１により開閉駆動される」は，本願発明における「４サイクル工程のサイクルに合わせて」に相当すると認定した上で，本願発明においては，内燃機関の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれるのに対し，引用発明においては，内燃機関の過給路が，内燃機関の吸入の末期に，４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれる点を相違点２と認定したものである。
このように原告が主張する本願発明の「内燃機関の吸入の終了後に，…吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」という発明特定事項は，相違点２として認定しているから，この点に関する一致点の認定及び相違点２の認定の誤りをいう原告の主張は理由がない。
イ本件審決は，引用発明における「クランクシャフト５２はカムシャフト２７の一端に同軸スプライン結合されている」は，本願発明における「内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸（２）の回転数をもって作動する」に相当すると認定した上で，本願発明は，小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動するか，又は小圧縮機は専らクランク制御され，吸入行程或いは過給行程が過給路からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもってまたはカム軸の回転数に比べて各シリンダに対してサイクルに合った上昇回転数をもって作動するかを選択的な発明特定事項として有するのに対し，引用発明は，本願発明の上記発明特定事項のうち，「小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数を持って作動する」という発明特定事項しか有していない点を相違点３として認定したものである。このように原告が主張する小圧縮機がクランク制御式の場合における「吸入行程或いは過給行程が過給路（１４）からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御」する構成を本願発明の発明特定事項として認定し，引用発明がその構成を有しない点を相違点３として認定しているから，この点に関する一致点の認定及び相違点３の認定の誤りをいう原告の主張は理由がない。
ウ以上によれば，原告主張の取消事由１は理由がない。
(2)取消事由２に対し
本件審決は，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の「少なくとも一の過給路（１４）が，内燃機関の吸入の終了後に，…少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」との記載を「少なくとも一の過給路が，内燃機関の他の吸入路が閉じられた後に，少なくとも一の過給バルブによって，過給機による過給を伴う場合を含む４サイクル工程の吸入行程が行程としてクランク角度が０度ないし１８０度の間において全体的に維持されるように開かれるか，または，クランク角度が０度ないし１８０度の間において部分的に維持されるように開かれる」と解釈した。
また，本件審決は，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル行程の吸入行程或いは過給行程が行程として維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」ことは周知技術（周知技術１）であると認定した。
そして，引用発明のような圧縮機などの過給装置付き内燃機関において，内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路を，吸入行程末期，すなわち，吸気行程から圧縮行程へ切り替わるクランク角度が１８０度付近となるタイミングにおいて開く場合，過給路から吸入路へ過給気が吹き返して過給効果が低減することを防止することは，当業者にとって技術常識であるから，引用発明において，周知技術１を適用し，内燃機関の吸入の終了後に過給路を開くような構成とすることは当業者にとって容易であり，その結果，引用発明は，少なくともクランク角度が０度ないし１８０度の間において吸入を行うエンジンである以上，４サイクル工程の吸入行程は行程としてクランク角度が０度ないし１８０度の間において全体的に又は部分的に維持されることになるため，相違点２に係る本願発明のように特定することは，当業者が格別困難なく想到し得るものである。
したがって，相違点２の容易想到性に関する本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由２は，理由がない。
(3)取消事由３に対し
アカムには，円板を偏心させて回転させるものが含まれることは技術常識である（例えば，乙１，２）。また，甲７（７頁１９行～９頁１２行）においても，「カム」という用語の通常の解釈のもとに，原告が「偏心機構」であると主張する機構が「カム機構」と表現されている。上記技術常識に照らせば，本願発明における「カム制御」から「偏心機構制御」を除外すべき理由はないから，本件審決における周知技術２の認定に誤りはない。
原告は，この点に関し，甲１８を根拠として挙げて，４サイ   クル内   燃機関に   関する   技術分   野では   ，上記   技術常   識は妥   当せず   ，むし   ろ「カム制御」には，「偏心機構制御」を含まないのが技術常識であるなどと主張する。
しかしながら，甲１８記載の「カム」は，その説明のとおり吸排気バルブを開閉するためのカム及びカム形状についてであって，本願明細書の図１及び３に示された圧縮機を駆動する「カム４」についてのものではない。甲１８は，吸排気バルブを作動させるカムが４サイクル内燃機関の代表的な部品であることを述べているのであって，その他の部位にカムが用いられる場合において，そのようなカムが吸排気バルブ用のカムと同じものであると述べているのではないから，圧縮機を駆動する「カム４」について，カム形状を限定して理解すべきとの技術常識は存在しない。また，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）は，上記圧縮機カムが急峻勾配の制御曲線を有すること及びその制御曲線が過給バルブ（１５）用のカム（１９）の急峻勾配の制御曲線と一致することをそれぞれ発明特定事項として記載するものではなく，原告の上記主張は，本願発明の発明特定事項に基づくものではない。
さらに，本願の出願当初の明細書，特許請求の範囲及び図面（以下，これらを併せて「当初明細書等」という。）の記載を参照しても，小圧縮機を制御するカムを，原告主張のカムと限定して理解するための事項は明記されてないし，当初明細書等の記載から自明ともいえないから，上記原告の主張は失当である。


以上によれば，本願発明における「小圧縮機は専らカム制御され」とは，通常の用語の意味において理解すべきである。
イ本願発明におけるカム制御による小圧縮機の駆動形態と引用発明における小圧縮機の駆動形態を整理すると，両者は，カム軸の回転運動を往復動へと運動変換して小圧縮機を駆動することで互いに駆動形態が共通しており，その共通する回転運動を往復動へと運動変換する手段として，本願発明は，カムを用いるのに対し，引用発明は，クランクシャフトを用いるものである。してみると，回転運動を往復動に運動変換する機構として，カム機構及びクランク機構は，広く種々の技術分野で用いられる慣用技術であり，両慣用技術を適宜選択して技術を具体化することに，当業者の格別の創意は要しないといえる。
このように運動変換機構の相違については，一般的に慣用技術であることをもって容易に想到し得るものであるといえるが，本件審決では，圧縮機（圧縮機過給を含む。）に関する技術として甲７を周知例として提示し，圧縮機の駆動形態として，カムを用いた駆動形態（カム制御）あるいはクランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）は周知技術であり，どちらの駆動形態を採用するかは，当業者が適宜選択し得る設計的事項であると認定したものである。
特に，甲７には，第３及び４図において，回転運動をクランク制御により圧縮機の往復動に変換することに加え，第５ないし８図において，回転運動をカム制御により圧縮機の往復動に変換することが記載されているのであるから，圧縮機の技術分野において，クランク制御（クランク機構）をカム制御（カム機構）へと変更することが示唆されているといえる。そして，周知・慣用技術であるカム制御（カム機構）におけるカムが，種々の形状を備えるものであることは当業者にとって周知の知見であるから（例えば，乙２），種々のカム形状を適宜考慮してカム制御を具体化することは，当業者の通常の創作能力の発揮であって，そこに進歩性はないというべきである。
そうすると，引用発明のカム軸の回転運動を往復動へと運動変換して小圧縮機を作動させる手段を，周知の種々のカム制御により具体化することは，当業者が容易になし得ることであるから，引用発明において，小圧縮機をクランク制御により駆動する形態に代えて，周知のカム制御により駆動する形態とすることによって，本願発明における小圧縮機の制御に係る選択的な構成のうち，「小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」構成とすることは当業者が格別困難なく想到し得るものである。
ウ以上によれば，相違点３の容易想到性に関する本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由３は，理由がない。
(4)取消事由４に対し
拒絶査定（甲１２）の対象となった平成２３年３月１８日付け手続補正書（甲１０）によって補正された本願の請求項１には，過給路（１４）に関して，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路（１４）が，…過給バルブ（１５）によって内燃機関の吸入の終了後，４サイクル工程の吸入／過給行程が全体的にまたは部分的に維持されているように，サイクルに合わせて制御される」と記載されていた。この記載によれば，過給路（１４）が過給バルブ（１５）によって内燃機関の吸入の終了後に「制御」されることは特定されているものの，当該「制御」の内容は明確に特定されておらず，過給路（１４）を開くタイミングと内燃機関の吸入の終了との前後関係が特定されていたとはいえない。これに対し拒絶査定では，請求項１に係る発明は，拒絶査定で「引用文献」として引用された甲１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に想到し得ると判断した。併せて，上記手続補正書と同日付けで提出された意見書（甲１１）の「（４．２）」において，引用文献に記載された発明について，「圧縮された空気の燃焼室２０への供給は，本願発明１におけるように吸気行程の終了後ではなく，文字通り「吸気行程の末期」（下記に記す初期開口の問題もあるので恐らくはこの時期よりも早期）であるため，引用発明１では吸気行程が圧縮された空気により邪魔されることになります。」と原告が主張したのに対し，当該主張は請求項１に記載された事項に基づくものとはいえないものの，原告における補正等の検討に資するべく，原告が撤回したと主張する甲２を，過給弁が開く時期が記載された文献を予め示す趣旨で拒絶査定において例示したものである。その後，拒絶査定に対する審判請求と同時に行った本件補正（甲１４）によって，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路（１４）が，内燃機関の吸入の終了後に，…過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」（下線は，補正箇所を示すために審判請求人（原告）が付したものである。）と補正し，初めて「制御」の内容が明確化された経緯に鑑みれば，審尋（甲１５）において甲２を用いなかったことをもって，原告主張のように「撤回」というべきではない。また，原告は，審判請求書（甲１３）の「（３．２．１．１．３）」において，本件補正は「過給路（１４）が，内燃機関の吸入の終了後に，過給バルブ（１５）によって開かれる」ことを明確化するものと主張するとともに，「（３．４．１．４）」において，「内燃機関の吸入の終了後」に関し，「内燃機関の吸入バルブがまだ部分的に開いていると給気損失が生じますが，その理由は，小圧縮機により供給される圧縮空気が，開いている内燃機関の吸入バルブを通じて阻止されずに漏れ出してしまうためです。」と主張した。そこで，新たに明確化され，かつ，特定された請求項１に係る発明に対し，審尋において，吸入行程の後に過給行程を実施することは周知技術にすぎないことを指摘し，当該周知技術を示す例として，主吸気ポートが全閉する直前において，過給ポートから主吸気ポートへの吹き返しが生じないタイミングで過給ポートを開弁する技術が記載された甲３と，吸気弁が閉弁した直後に過給用の高圧空気を燃焼室に供給する第３弁を開弁する技術が記載された甲４とを示し，原告に意見を求めた。これに対し，原告は，審尋に対する回答書（甲１６）の「（５．５）」において，「引用発明２（被告注：甲３に記載された技術内容）では，…主吸気ポート６が…吸気下死点Ｂ．Ｄ．Ｃ以降全閉される直前において過給バルブ１７が開作動され，…吸気行程と過給行程とは期間的にオーバーラップするものとなっています。」と主張するとともに参考図を示し，「吸入の終了後」とは，吸気行程末期であって過給ポートからの吹き返しを生じない時期を含まず，吸入路が閉じられた後の意味であることを明確にした。


そこで，本件審決では，相違点２の判断に際し，引用文献（甲１）に記載された発明と甲４によって示される周知技術とに基づく容易想到性判断の枠組は維持しつつ，甲５ないし７を当該周知技術を示す例として付加した。なるほど，審尋で示した周知文献と本件審決で示した周知文献とは一部異なっているが，過給路（１４）が開かれるとされる「内燃機関の終了後」における「終了」時点が，審尋とそれに対する回答書とによって具体化され，それでもなお引用発明と甲４によって示される周知技術とに基づく容易想到性判断の枠組は維持されるという経緯や，回答書の「（５．５）」において，「引用考案３（被告注：甲４に記載された技術内容）では，確かにその第７図を見ると「吸気弁開」の直後に「第３弁開」とあります」と記載していることに鑑みると，原告は回答書を提出する段階において，甲４によって示される周知技術を十分に認識していたといえることから，原告にとって反論の機会が奪われたということはできないといえる。
したがって，本件審決の審理手続に手続違背があったとすることはできないから，原告主張の取消事由４は理由がない。
(5)まとめ
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本願発明は，引用発明及び周知技術（周知技術１及び２）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（一致点の認定，相違点２及び３の認定の誤り）について
(1)本願明細書の記載事項等について
ア本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，前記第２の２のとおりである。
イ本願明細書（甲８，１０，１４）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図１及び２については，別紙１を参照）。
(ア)「本発明は，小圧縮機によって過給される４サイクル内燃機関に関するものである。ここで小圧縮機とは，その排気量が内燃機関の一シリンダの排気量よりも小さいことを意味するものとする。」（段落【０００２】）
(イ)「【背景技術】    乗用車のエンジンでは高性能域で過給機を利用することが技術水準（従来技術）であるのに対し，二輪車部門では送給（給気）特性と生産コストの理由から高回転数のコンセプトが優先される。」
「ＷＯ０２／２０９５８Ａ１［特許文献１］からメンブラン式バルブによって前制御される吸入路を備え，該吸入路にばね付勢されるバルブによって制御される過給路が連結される内燃機関が公知である。内燃機関のシリンダヘッドは吸入バルブを備える。」
「ＷＯ０２／０８４０８９Ａ１［特許文献２］は圧縮機によって過給される内燃圧縮機関を提示する。圧縮（過給）機と内燃機関は過給路で直接連結される。その結果，過給の際圧縮機の排気量は内燃機関の排気量より大きく設計される。このタイプの構成では小圧縮機の場合よりも往復動圧縮容量の大きい圧縮機となる。」
「ＤＥ２７４６   ０２２Ａ１［特許文献３］は，過給機付き多気筒４サイクル内燃機関を提示し，ここではクランクで制御される小圧縮機が，分離して配設される過給路（複数）を通って空気を供給する。過給路（複数）は分離しては制御されない。」
「ＵＳ５，７８５，０１５Ａ［特許文献４］からは，クランクで制御される圧縮機を備える内燃機関が公知である。これは２サイクル内燃機関において混合気形成のために採用され，主たる（ないし第一義的，primaer）過給機能を有するものではない。」
「ＣＨ５３９１９８   Ａ［特許文献５］はすべり弁（Schieber）式制御によって過給される内燃機関を提示する。この構成は主たる（ないし一義的，primaer）過給機能を有するものではない。」「ＵＳ４，１０６，４４５Ａ［特許文献６］はクランクで制御される補助的吸入系を備える内燃機関を提示する。制御するクランクは主たる過給機能を有するものではない。」
「ＧＢ１５４９   ９６９Ａ［特許文献７］はシリンダヘッド内に非常に小さなピストンを備える内燃機関を提示する。これは主たる過給機能を有するものではない。」
「ＵＳ６，２９５，９６５Ｂ１［特許文献８］では，吸入路と排出路を備える内燃機関が提示される。内燃機関の他の経路（複数）はスリットで制御される。」
「ＵＳ１，５５５，４５４［特許文献９］は補助のピストンおよびバルブの装置を備える内燃機関を明示する。このシステムは主たる過給機能を有するものではない。さらに，下記の特許文献１０が公知である。
…」（以上，段落【０００３】～【００１２】）
(ウ)「【発明が解決しようとする課題】    これらの技術水準をもとに，本発明は，小圧縮機によって過給され高回転可能な４サイクル内燃機関を提供することを，その課題とするものである。」（段落【００１３】）(エ)「【課題を解決するための手段】    本発明の一視点により以下の４サイクル内燃機関が提供される。該４サイクル内燃機関は，シリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダと，少なくとも一のカム軸と，加圧循環潤滑系と備え，過給機を備えていても過給機を備えていなくてもよく，付設するシリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダを備える小圧縮機が空気を供給し且つ少なくとも一のカム制御による過給バルブと協働する，４サイクル内燃機関である。該４サイクル内燃機関において，内燃機関の他の吸入路（複数）とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，内燃機関のシリンダヘッドに構成されている（往復動）行程の短い(kurzhubig)少なくとも一の過給バルブによって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれること，小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動するか，または，小圧縮機は専らクランク制御され，吸入行程或いは過給行程が過給路からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもってまたはカム軸の回転数に比べて各シリンダに対してサイクルに合った上昇回転数をもって作動すること。（形態１：基本構成）」（段落【００１４】）


(オ)「［作用］    内燃機関のカム軸によって制御さればね付勢されるピストンシステムは小圧縮機の往復動要素を形成する。小圧縮機の排気量は，内燃機関の排気量の例えば五分の一である。内燃機関は（小）圧縮機によって，例えば給気（Ladung）のうちの一部分のみが，内燃機関の作業サイクル用に前圧縮され，カム軸によって制御され行程の短い（往復動の小さい：kurzhubig）バルブの補助によって，分離した過給路を通って，内燃機関の吸入（行程）の終了後供給されるように過給される。従来の内燃機関の吸入路はその際保持（維持）される。分離して制御される過給路を有する圧縮機は良い作用効率で良い送給特性を有する。提案した過給システムは過給過程の際乱流によってより良い混合気形成に寄与する。さらには燃焼および素（粗ないし１次）エミッション（排ガスエミッション，Rohemissionen）に好ましい作用が生じる。」（段落【００１５】）
「提案された機関では，
リットル性能（リットル当り走行距離）
回転モーメント，
作用効率，
素（粗ないし１次）エミッション（排ガス排出物，Rohemmissionen）お
よびキロワット当りのコスト
について競争力のある特性値が期待される。」（段落【００２１】）(カ)「【実施例】    ここで本発明の実施例について添付の図を参照して詳しく説明する。しかしこれはあくまでも実施例であり，発明のコンセプトを特定の構成に限定するべきものではない。」（段落【００２４】）「図１は圧縮機のピストン３を制御するための内燃機関の圧縮機ケース１とカム軸２を示す。このピストンは公知のように圧縮リング（図示せず）と油かきリング（図示せず）を備える。ピストン３はカム４，タペット５，ピストンロッド６，楕円状の回転防止部材（Drehsicherung）７およびばね８の補助によって作動する。圧縮機ピストン３と回転防止部材７は確保（脱落防止）されたねじ（固定）部材９でもって結合される。ピストンシステムを過剰な回転（数）から保護するために，圧縮機のシリンダヘッド１１に支承（受け）部材１０が備えられる。」（段落【００２６】）
「圧縮機の吸入は圧縮機シリンダ１３の吸入孔１２を介して成される。排出は過給路（ないしチャンネル）１４を介して成される。」（段落【００２７】）
「４サイクル内燃機関はシリンダヘッド１６を有する少なくとも一のシリンダおよび少なくとも一のカム軸２を備え，公知の方法で加圧循環潤滑および場合によっては過給機と共に稼動される。図１に示される小圧縮機は内燃機関内へ空気を送り込み，カム制御される過給バルブ１５とサイクルに合わせて連携作動（協動）する。内燃機関のシリンダヘッド１６に構成される行程の短い（往復動の小さい：kurzhubig）過給バルブ１５の他の吸入路とは分離された少なくとも一の過給路１４は吸入の終了後，４サイクル工程の吸入／過給行程が全体的または部分的に維持されるように制御される。」（段落【００２８】）
(キ)「図２に従った内燃機関および圧縮機は，スロットルバルブ（図示せず）によって制御される吸入路（複数）を介して過給気を吸入する。
…」（段落【００３０】）
「圧縮機は吸入孔１２を通って内燃機関（の排気容量）に比べて少量の過給気を吸入し，圧縮機シリンダの中でそれを圧縮し，内燃機関の過給路１４と行程（ストローク）の短い分離した吸入（過給）バルブ１５を介してそれを送給する。こうして始まる作業サイクルは公知の仕方で進行する。」（段落【００３３】）
「上述の実施例は往復動容量（ないし排気量，oszilierendenMassen）の小さい機関に関するものである。そのカム制御の小圧縮機は直接，すなわち小圧縮機のシリンダヘッド１１に追加バルブなしで，サイクルに合わせて（taktgerecht）内燃機関と協動することができ，特に小機関に適する。」（段落【００３４】）
(ク)「排気量がより大きい場合には小圧縮機の排気量や往復動容量に依存してクランク制御される圧縮機が備えられる。例えば単気筒内燃機関は過給気の前制御用に圧縮機のシリンダヘッド１１に好ましくはばね付勢によるバルブを備える。このバルブのカム制御は必要とされない。しかしながらこのバルブを制御するための別の可能性があることは専門家には既知である。そこで小圧縮機の駆動は好ましくはカム軸との組合せで好ましくは同一の回転数において，達成されるが，ここで他の回転数でも可能であり，また，それが必要とされることもある。」（段落【００３５】）
「この実施例の種類において吸入過程を過給路からの重なった過給流れによって乱されないようにせんがために，小圧縮機のシリンダヘッドにばね付勢によるバルブが備えられる。このバルブはサイクルに合った過給過程を導く。その後，カム制御され行程の短い過給バルブ１５が内燃機関のシリンダヘッド１６内に開口する。機関のクランクケースの排気はこの形式の構成の場合，小圧縮機によって達成される。」（段落【００３６】）
「多気筒内燃機関は単気筒または多気筒の圧縮機によって過給される。この場合サイクルに合った回転数の適合／回転数の上昇が必要となる。その場合過給気の前制御は圧縮機のシリンダヘッド１１内のバルブによって達成される。このバルブは内燃機関のカム軸，または圧縮機の回転する機械部分に備えられるカムのカム軸によってサイクルに合わせて作動され，またばね付勢されることもできる。このバルブを要求に応じて発明に従って制御する別の可能性があることも専門家には既知である。」
（段落【００３７】）
(ケ)「上述した構成の仕方で提示した本過給システムは，乱流形成により，過給過程においてより良い混合気形成に寄与する。その結果，燃焼や素（粗）エミッション（排ガス排出物，Rohemissionen）に対する有利な作用（効果）が得られる。」（段落【００３８】）
「機関は吸入，過給，圧縮，作業（膨張仕事：Arbeit）および排出のサイクル行程（Takt）を有する。正確に言うと，過給行程（Ladetakt）とは，後過給行程（Nachladetakt）である。これに対して，従来の過給の場合吸入行程は過給行程によって置き換えられる。」（段落【００４４】）
(2)引用文献の記載事項について
引用文献（特開２００２－３０３１４４号公報）（甲１）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図１ないし５，１１については別紙２を参照）。
ア「【発明の属する技術分野】本発明は，一体に作動する一対のピストンをシリンダブロックに形成した共通のシリンダに摺動自在に支持し，そのシリンダの両端に形成した一対の圧縮室を蓄圧室および過給バルブを介してエンジンの燃焼室に接続した複動式ピストン過給機に関する。」（段落【０００１】）


イ「【従来の技術】かかる複動式ピストン過給機は，特開２０００－８７７５４号公報により公知である。またエアクリーナと吸気弁とを接続する吸気通路にスクリューポンプ式の過給機を備えたエンジンにおいて，過給機と吸気ポートとの間に蓄圧室（リザーバ）を配置するとにより過給圧の脈動を防止するものが，特公昭５６－１０４５１号公報により公知である。」（段落【０００２】）
ウ「【発明が解決しようとする課題】ところで，上記特開２０００－８７７５４号公報に記載されたものは，過給機のシリンダブロックの両端に形成した一対の圧縮室を，該シリンダブロックの外部に設けた吸入用のパイプおよび排出用のパイプで相互に連通させているので，それらパイプ自体によって部品点数が増加するだけでなく，パイプの接続部のシール部材によって更に部品点数が増加する問題があった。また上記特公昭５６－１０４５１号公報に記載されたものは，過給機のケーシングと蓄圧室とが別部材で構成されているため，部品点数が増加して吸気系をコンパクトに構成するのが難しくなるという問題があった。」（段落【０００３】）「本発明は前述の事情に鑑みてなされたもので，蓄圧室を備えた複動式ピストン過給機の部品点数をできるだけ削減することを目的とする。」（段落【０００４】）
エ「【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために，請求項１に記載された発明によれば，一体に作動する一対のピストンをシリンダブロックに形成した共通のシリンダに摺動自在に支持し，そのシリンダの両端に形成した一対の圧縮室を蓄圧室および過給バルブを介してエンジンの燃焼室に接続した複動式ピストン過給機において，前記蓄圧室を前記シリンダブロックに一体に形成したことを特徴とする複動式ピストン過給機が提案される。」（段落【０００５】）
「上記構成によれば，複動式ピストン過給機のシリンダブロックに蓄圧室を一体に形成したので，シリンダブロックに対して蓄圧室を別部材で構成する場合に比べて部品点数の削減および寸法の小型化が可能になるだけでなく，圧縮室および蓄圧室をシリンダブロックの外部に配置したパイプで連通させる必要がなくなるため，パイプそのものと該パイプのシール部材とが不要になって部品点数や組付工数が更に削減される。」（段落【０００６】）
オ「図１および図２に示すように，単気筒４サイクルエンジンＥの外郭は，クランクケース１１と，シリンダブロック１２と，シリンダヘッド１３と，ヘッドカバー１４とで構成されており，クランクケース１１に一対のボールベアリング１５，１５で支持したクランクシャフト１６と，シリンダスリーブ１７に摺動自在に嵌合するピストン１８とが，コネクティングロッド１９を介して相互に連結される。シリンダヘッド１２に燃焼室２０に連通する吸気ポート２１，排気ポート２２および過給ポート２３が形成されており，それら吸気ポート２１，排気ポート２２および過給ポート２３がそれぞれ吸気バルブ２４，排気バルブ２５および過給バルブ２６により開閉される。」（段落【００１８】）
「シリンダヘッド１３の中央部には１本のカムシャフト２７が一対のボールベアリング２８，２８を介して支持されており，そのカムシャフト２７の一端に固定した従動スプロケット２９と，クランクシャフト１６に固定した駆動スプロケット３０とがタイミングチェーン３１を介して接続される。…また過給バルブ２６は，カムシャフト２７に設けた過給カム４１により直接的に駆動される。」（段落【００１９】）
「而して，クランクシャフト１６の回転が駆動スプロケット３０，タイミングチェーン３１および従動スプロケット２９を介して伝達されるカムシャフト２７がクランクシャフト１６の２分の１の回転数で回転すると，カムシャフト２７に設けた吸気カム３７により吸気ロッカーアーム３５を介して吸気バルブ２４が開閉駆動されるとともに，カムシャフト２７に設けた排気カム３９により排気ロッカーアーム３６を介して排気バルブ２５が開閉駆動され，更にカムシャフト２７に設けた過給カム４１により過給バルブ２６が開閉駆動される。過給バルブ２６は例えば吸気行程の末期に短期間だけ開弁し，圧縮された空気を燃焼室２０の供給してエンジンＥの出力を向上させる。」（段落【００２０】）


カ「過給機ＣはエンジンＥのシリンダヘッド１３に支持したカムシャフト２７の一端側の側面（従動スプロケット２９と反対側の側面）を覆うカバー５１（図２参照）に支持されるもので，カムシャフト２７の一端に同軸にスプライン結合されたクランクシャフト５２を備える。クランクシャフト５２を一対のボールベアリング５３，５３を介して支持するシリンダブロック５４は，クランクシャフト５２の軸線を含む平面で上側の第１シリンダブロック半体５５Ｕと，下側の第２シリンダブロック半体５５Ｌとに分割されており，カムシャフト２７寄りのボールベアリング５３の外側にシール部材５６（図４参照）が挟持される。」（段落【００２２】）「第１シリンダブロック半体５５Ｕの上面に，薄い金属板で形成された第１吸入リードバルブ５７Ｕと，金属板よりなる第１弁板５８Ｕと，薄い金属板で形成された第１排出リードバルブ５９Ｕと，第１シリンダヘッド６０Ｕとが積層され，第２シリンダブロック半体５５Ｌの下面に，薄い金属板で形成された第２吸入リードバルブ５７Ｌと，金属板よりなる第２弁板５８Ｌと，薄い金属板で形成された第２排出リードバルブ５９Ｌと，第２シリンダヘッド６０Ｌとが積層される。そして上方から挿入される４本のボルト６１…で，…共締めされる。」（段落【００２３】）「シリンダブロック５４に形成したシリンダ５４ａ内部に，上側の第１ピストン６２Ｕおよび下側の第２ピストン６２Ｌが摺動自在に嵌合する。クランクシャフト５２に設けたクランクピン６３と第１ピストン６２Ｕに支持したピストンピン６４とがコネクティングロッド６５を介して連結されており，第２ピストン６２Ｌから上方に長く延びるスカート部６２ａが前記ピストンピン６４に連結される。…」（段落【００２４】）キ「エンジンＥの運転に伴ってクランクシャフト１６によりタイミングチェーン３１を介してカムシャフト２７が駆動されると，カムシャフト２７に直結した過給機Ｃのクランクシャフト５２が回転する。クランクシャフト５２が回転するとコネクティングロッド６５を介して第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌがシリンダ５４ａ内を一体に上下動する。図５に示すように，第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌが上動するとき，第１ピストン６２Ｕにより第１圧縮室６９Ｕの容積が減少して圧力が上昇するため，第１排出リードバルブ５９Ｕの排出リード５９ｄが上方に撓み，第１圧縮室６９Ｕ内の空気が第１排出室７１Ｕを経て蓄圧室７３に供給される。これと同時に第２ピストン６２Ｌにより第２圧縮室６９Ｌの容積が増加して圧力が低下するため，第２吸入リードバルブ５７Ｌの吸入リード５７ｄが上方に撓み，第２吸入室７０Ｌ内の空気が第２圧縮室６９Ｌに供給される。」
（段落【００３４】）
「クランクシャフト５２が更に回転して第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌがシリンダ５４ａ内を一体に下動するとき，図１１に示すように，第１ピストン６２Ｕにより第１圧縮室６９Ｕの容積が増加して圧力が低下するため，第１吸入リードバルブ５７Ｕの吸入リード５７ｄが下方に撓み，第２吸入室７０Ｌ内の空気が吸入ポート７２および第１吸入室７０Ｕを経て第１圧縮室６９Ｕに供給される。これと同時に第２ピストン６２Ｌにより第２圧縮室６９Ｌの容積が減少して圧力が増加するため，第２排出リードバルブ５９Ｌの排出リード５９ｄが下方に撓んで第２圧縮室６９Ｌ内の空気が蓄圧室７３に供給される。」（段落【００３５】）「このようにして，第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌの往復動に伴って吸入パイプ７４から吸入された空気は第１，第２圧縮室６９Ｕ，６９Ｌで交互に圧縮されて蓄圧室７３に蓄圧される。そして過給バルブ２６が開弁した瞬間に，蓄圧室７３の高圧の空気は過給パイプ７５，過給ポート２３および過給バルブ２６を経て燃焼室２０に供給され，エンジンＥの出力を増加させる。第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌの位相が１８０°ずれているため，吐出圧の脈動を減少させることができ，更に蓄圧室７３が圧力緩衝作用を発揮することで，過給圧の脈動を更に効果的に減少させることができる。」（段落【００３６】）
「以上，本発明の実施例を詳述したが，本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更を行うことが可能である。」（段落【００４３】）ク「【発明の効果】以上のように請求項１に記載された発明によれば，複動式ピストン過給機のシリンダブロックに蓄圧室を一体に形成したので，シリンダブロックに対して蓄圧室を別部材で構成する場合に比べて部品点数の削減および寸法の小型化が可能になるだけでなく，圧縮室および蓄圧室をシリンダブロックの外部に配置したパイプで連通させる必要がなくなるため，パイプそのものと該パイプのシール部材とが不要になって部品点数や組付工数が更に削減される。」（段落【００４４】）
(3)一致点の認定等の誤りの有無について
原告は，本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点のうち，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関のシリンダヘッドに構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブによって，４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれる」との部分（Ａ部分）及び「小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」との部分（Ｂ部分）は，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想を無視し，本願発明の必須の構成要件の一部を恣意的に抽出して一致点と認定したものであるから，誤りであり，さらには，本件審決が認定した本願発明と引用発明との相違点２及び３は，誤った一致点の認定に依拠して認定したものであるから，不適切であって失当である旨主張する。
アＡ部分について


前記(2)認定の引用文献の記載事項によれば，引用文献には，本件審決認定のとおり，「シリンダヘッド１３を有するシリンダブロック１２と，カムシャフト２７とを備え，エンジンＥのシリンダヘッド１３に支持したカムシャフト２７の一端側の側面を覆うカバー５１に支持され，かつ第１，第２シリンダヘッド６０Ｕ，６０Ｌを有するシリンダブロック５４を備える過給機Ｃが，空気を供給し且つカムシャフト２７に設けた過給カム４１により開閉駆動する過給バルブ２６と協働する，単気筒４サイクルエンジンＥであって，エンジンＥの吸気ポート２１とは分離される過給パイプ７５，過給ポート２３が，エンジンＥの吸気行程の末期に，エンジンＥのシリンダヘッド１３に構成され，かつカムシャフト２７に設けた過給カム４１により開閉駆動される過給バルブ２６によって，短期間だけ開かれること，過給機Ｃはクランクシャフト５２が回転するとコネクティングロッド６５を介して第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌがシリンダ５４ａ内を上下動するものであり，クランシャフト５２はカムシャフト２７の一端に同軸スプライン結合されている単気筒４サイクルエンジンＥ。」（引用発明）が記載されていることが認められる。
そして，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥの吸気ポート２１とは分離される過給パイプ７５，過給ポート２３が「エンジンＥの吸気行程の末期」に「カムシャフト２７に設けた過給カム４１により開閉駆動される過給バルブ２６によって，短期間だけ開かれる」ことは，過給パイプ７５，過給ポート２３が４サイクル行程（吸気行程，圧縮行程，燃焼行程及び排気行程）のサイクルに合わせて開かれ，かつ，その具体的態様が「吸気行程の末期」に「短時間だけ」開かれることを意味するものと理解できる。他方で，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本願発明は，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路（１４）が，内燃機関の吸入の終了後に，内燃機関のシリンダヘッド（１６）に構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」構成を有するものである。この構成は，一の過給路が一の過給バルブ（１５）によって４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれ，かつ，その具体的態様が「内燃機関の吸入の終了後」に「吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」開かれることを意味するものと理解できる。
そして，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥの「吸気ポート２１とは分離される過給パイプ７５」及び「過給バルブ２６」は，本願発明の「少なくとも一の過給路」及び「行程の短い少なくとも一の過給バルブ」に相当するから（争いがない。），引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥと本願発明とは，一の過給路が一の過給バルブによって４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれる点で共通し，その具体的態様が，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいては，「吸気行程の末期」に「短時間だけ」開かれるのに対し，本願発明においては，「内燃機関の吸入の終了後」に「吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」開かれる点で異なるものといえる。そうすると，本件審決が，「内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関のシリンダヘッドに構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブによって，４サイクル工程のサイクルに合わせて開かれる」点（Ａ部分）を引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥ（引用発明）と本願発明との一致点として認定したことに誤りはない。また，本件審決は，上記具体的態様の相違を相違点２として認定しており，その認定に誤りはない。
イＢ部分について
前記(2)認定の引用文献の記載事項によれば，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥの過給機Ｃは，「エンジンＥのシリンダヘッド１３に支持したカムシャフト２７の一に同軸にスプライン結合されたクランクシャフト５２」を備え，エンジンＥの運転に伴ってクランクシャフト１６によりタイミングチェーン３１を介してカムシャフト２７が駆動されると，カムシャフト２７に直結したクランクシャフト５２が回転し，クランクシャフト５２が回転するとコネクティングロッド６５を介して第１，第２ピストン６２Ｕ，６２Ｌがシリンダ５４ａ内を一体に上下動する（段落【００２２】，【００３４】）から，カムシャフト２７の回転数をもって作動するものであり，過給機Ｃは，「専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」ものと理解できる。この過給機Ｃが本願発明の「小圧縮機」に相当することは争いがない。
他方で，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本願発明は，「小圧縮機」が「専らカム制御」される場合と「専らクランク制御」される場合があり，「小圧縮機」が「専らクランク制御」される場合には，「吸入行程或いは過給行程が過給路（１４）からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸（２）の回転数をもってまたはカム軸（２）の回転数に比べて各シリンダに対してサイクルに合った上昇回転数をもって作動する」構成を有するものである。この構成によれば，本願発明において「小圧縮機」が「専らクランク制御」される場合，「吸入行程或いは過給行程が過給路からの過給流れの重なりで乱されないために過給気」を「前制御」することが必須の要件となっていることを理解できる。これに対し引用文献には，かかる「前制御」についての記載がないから，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいては「前制御」を行っていないものと理解できる。
そして，本願発明において「小圧縮機」が「専らカム制御」される場合と「専らクランク制御」される場合とは選択的構成であり，いずれか一方の制御をする構成のものも本願発明に含まれ得るから，「小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」点（Ｂ部分）を引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥ（引用発明）と本願発明との一致点として認定したことに誤りはない。


また，本件審決が認定した相違点３は，「本願発明においては，（ｉ）小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動するか，または，（ｉｉ）小圧縮機は専らクランク制御され，吸入行程或いは過給行程が過給路からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御し，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもってまたはカム軸の回転数に比べて各シリンダに対してサイクルに合った上昇回転数をもって作動するのに対し，引用発明においては，小圧縮機は専らクランク制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する点」というものであり，本願発明において「小圧縮機」が「専らクランク制御」される場合に「前制御」が必須の要件であるのに対し，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいては「前制御」を行っていない点については，この相違点３の中で認定しているものと理解できる。したがって，本件審決における相違点３の認定にも誤りはない。
ウ原告の主張について
原告は，本願発明の「少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，…少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」構成のうち，「内燃機関の吸入の終了後に」，「４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」との部分は必要不可欠な構成であるにもかかわらず，本件審決が，この構成を省いてＡ部分のみを一致点として抽出し，また，小圧縮機がクランク制御式の場合には，「吸入行程或いは過給行程が過給路（１４）からの過給流れの重なりで乱されないために過給気を前制御」する構成が本願発明の必要不可欠な構成であるにもかかわらず，本件審決が，この構成を省いてＢ部分のみを一致点として抽出することは，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想を無視するものといえるから，誤りである旨主張する。
しかしながら，前記ア及びイのとおり，本件審決がＡ部分及びＢ部分を一致点と認定したことに誤りはなく，また，本件審決は，本願発明が原告主張の本願発明の必要不可欠な構成を有しているのに対し，引用発明がこれを有していない点を相違点２及び３として認定しているのであるから，本願発明の解決原理ないし基本的技術思想を無視するものとはいえない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(4)小括
以上によれば，本件審決における一致点の認定に原告主張の誤りはなく，本件審決における相違点２及び３の誤りをいう原告の主張も，その前提を欠くものであるから，原告主張の取消事由１は理由がない。２取消事由２（相違点２の容易想到性の判断の誤り）について(1)原告は，本件審決には，引用発明に本件審決認定の周知技術１（「圧縮機などの過給装置付き内燃機関において，内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル行程の吸入行程或いは過給行程が行程として維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」こと）を適用することの動機付けが示されておらず，また，周知技術１には，相違点２に係る本願発明の構成のうち，「全体的にまたは部分的に維持」との部分が含まれていないから，引用発明に周知技術１を適用したからといって，相違点２に係る本願発明の構成となるわけではないなどとして，引用発明において，周知技術１を適用し，相違点２に係る本願発明のように特定することは，当業者が格別困難なく想到し得るものである旨の本件審決の判断は誤りである旨主張する。
ア周知技術１に係る周知例の記載事項
本件審決が，周知技術１が周知であることの例示として挙げた文献（甲４ないし７）には，次のような記載がある。
(ア)甲４の記載事項
実願昭５９－７５６８５号（実開昭６０－１８７３３１号）のマイクロフィルム（甲４）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する第４図及び第７図については別紙３を参照）。
ａ「（考案の目的）
この考案はこのような問題点に着目しなされたもので，コンプレッションブレーキ装置を採用した内燃機関に，第３弁を介して燃焼室から逃げ出す圧縮空気を高圧タンクに蓄え，過給用の高圧空気として再利用することにより，コンプレッサの駆動力を節約するようにした内燃機関の過給装置を提供することを目的とする。」（明細書の５頁６行～１３行）
ｂ「（考案の構成及び作用）
そのため，この考案は，燃焼室に吸排気弁とともに第３弁を設け，燃焼室と高圧空気源を第３弁を介し接続する高圧通路を形成する一方，機関運転状態を検出する手段を設け，機関低速高負荷時に第３弁を圧縮行程初期に所定期間だけ開弁させる制御手段と，機関減速時に同じく第３弁を圧縮行程初期と終期にそれぞれ所定期間だけ開弁させる制御手段とを備える。
即ち，エンジンブレーキ作動時（減速時）に，第３弁が圧縮行程上死点付近で開くと，第３弁を介して燃焼室から逃げ出す圧縮空気は高圧空気源に蓄えられる。
そして，この圧縮空気は加速走行に移行すると，この時には圧縮行程初期で開く第３弁を介し過給用の高圧空気として燃焼室に供給される。」（明細書の５頁１４行～６頁９行）
「（実施例）…
第４図において、１３は機関本体１の燃焼室、１５はその吸気弁、１６は排気弁、２は高速型のターボ過給機を示す。」（同６頁１０行～１６行）
ｃ「次に作用を説明する。
例えば低速走行から加速走行に移行すると，コントロール装置２７は電磁弁４４を介しリリーフ弁４０を閉じる。
これに伴って，ピストンポンプ３３からの圧油が油室２９へと供給され，第３弁２６は第７図実線で示すように，機関回転に同期して圧縮行程下死点付近で所定期間開く。
これにより，高圧空気タンク６から第３弁２６を介し高圧空気が直接的に燃焼室１３に供給され，従って燃焼室内の空気量はターボ過給機２の過給気量に加えて，低回転から急速に増加するため，ターボ過給の応答遅れ（ターボラグ）が改善される。
この場合，高圧空気タンク６からの高圧空気は直接，燃焼室１３に供給されるため，従来（第１図）のように吸気マニホールド３を介し供給する場合と違って吸排気系に逃げることがなく，このため，燃焼室１３の空気量の立ち上がりが急速で，ターボラグの更に一段の改善が図れる。」（明細書の９頁７行～１０頁６行）


ｄ「以上本考案をターボ過給ディーゼル機関に適用した例を用い説明したが本考案はターボ過給の有無を問わず内燃機関一般に適用できることは明らかである。」（明細書の１１頁１５行～１８行）
(イ)甲５の記載事項
実願昭５５－４５２２１号（実開昭５６－１４７３１３号）のマイクロフィルム（甲５）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する第２図及び第３図については別紙４を参照）。
ａ「本出願人により分離過給システムとして，吸気通路とは別の過給通路を設け，吸入行程が終了してから過給通路の第３弁を開いてシリンダ内へ高圧空気を追加導入することにより，小容量の過給機で実質的な吸気充填効率を高められるようにした装置が提案されている。」
（明細書の２頁４行～９行）
ｂ「この第３弁９は吸入行程の終了付近から圧縮行程初期にかけて開き，燃焼室１０内へ過給通路８からの加圧混合気を追加導入するようになつている。…第２図は吸入行程であって，吸気弁４が開いてピストン１１の下降に伴い，吸気通路２からの混合気が吸入される（･･･）。このとき第３弁９は閉じており，過給通路８には過給機１からの吐出過給気が待機している。第３図のように吸入行程が終了して吸気弁４が閉じると，第３弁９が開く。
このため，過給通路８から瞬時のうちに加圧空気が燃焼室１０へ追加導入される。そして第３弁９は，ピストン１１の上昇に伴いシリンダ内圧が高まり内部ガスが過給通路８に逆流する前に閉弁して過給を終了するのである。」（明細書の３頁１０行～４頁７行）
(ウ)甲６の記載事項
実願昭５５－３９９７７号（実開昭５６－１４２２２５号）のマイクロフィルム（甲６）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する第３図については別紙５を参照）。
ａ「本出願人により分離過給システムとして，吸気通路とは別の過給通路を設け，吸入行程が終了してから過給通路の第３弁を開いてシリンダ内へ高圧空気を追加導入することにより，小容量の過給機で実質的な吸気充填効率を高められるようにした装置が提案されている。」
（明細書の２頁１０行～１５行）
ｂ「この第３弁９は吸入行程の終了付近から圧縮行程初期にかけて開き，燃焼室１０内へ過給通路８からの加圧混合気を追加導入するようになつている。…第２図は吸入行程であって，吸気弁４が開いてピストン１１の下降に伴い，吸気通路２からの混合気が吸入される（･･･）。」
（明細書の３頁１６行～４頁４行）
ｃ「このとき第３弁９は閉じており，過給通路８には過給機１からの吐出過給気が待機している。第３図のように吸入行程が終了して吸気弁４が閉じると，第３弁９が開く。
このため，過給通路８から瞬時のうちに加圧空気が燃焼室１０へ追加導入される。」（明細書の４頁５行～１０行）
(エ)甲７の記載事項
実願昭５５－３８３２４号（実開昭５６－１３９８２８号）のマイクロフィルム（甲７）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する第３図ないし第８図については別紙６を参照）。
ａ「分離過給エンジンとして，多気筒を持つエンジンの一つの気筒をコンプレッサとして作動させ，その吐出混合気を吸気通路とは別の過給通路を介して動力気筒へ過給するようにしたエンジンが本出願人により提案されている。
これは，クランク軸を介して動力気筒とともに往復動するコンプレッサがクランク１回転につき１回の吐出作用をなし，吸入行程が終了してから過給通路の第３弁を開いて，その加圧混合気をシリンダ内へ追加導入するので，小容量のコンプレッサで実質的な吸気充填効率を高めることができるだけでなく，低速域でも充分な過給率が得られるという利点がある。」（明細書の２頁５行～１７行）
ｂ「第１図～第４図は，４つの動力気筒♯１～♯４がクランク軸１を介して１つのコンプレッサ（ポンプ気筒）２を駆動するようにした分離過給装置の実施例である。
コンプレッサ２は，…シリンダ部４と，シリンダ部４に摺動自由に収められたコンプレッサピストン５と，クランク軸１の回転運動をリンク６を介してピストン５の往復直線運動に変換するロッド７とを備える。」（明細書の３頁１５行～４頁４行）
ｃ「次に作用について説明する。
第３図は，クランク軸１の回転につれてリンク６がロッド７を引張り，ピストン５を下降させつつある状態を表し…」（明細書の５頁１４行～１７行）
「第４図は，リンク６が下死点を通過して後，ピストン５を上昇さ
せつつある状態を示す…」（同６頁１３行～１４行）
「第５図，第６図は本考案の第２の実施例であり，ピストンロッド７の下端部に形成したタペット部２７をクランク軸１に設けた偏心円カム２８を介して上下動させるようにした例である。
…タペット部２７は常時カム２８に弾接している。
このため，ピストン５は，カム２８の回動に応じたリフトの変化に追従して上下動し，第１図～第４図の装置と全く同様の作用をなす。」
（同７頁１９行～８頁９行）
ｄ「第７図(a)，(b)に示した実施例では，一組の円板２９ａ，２９ｂの対向する面に形成した円形の溝カム３０と，この溝カム３０と係合するＴ字状の従動端部３１を設けたロッド７とでカム機構を構成し，クランク軸１に対して偏心して設けた溝カム３０の回転に応じて従動端部３１が上下し，コンプレッサピストン５を駆動する。」（明細書の８頁１３行～１９行）
「第８図に示した実施例では，クランク軸１に設けた偏心円（真円）カム３２と，ロッド７の下端部に設けたコの字型のヨーク部３３とでカム機構を形成し，カム３２の平行接線で常時接触するヨーク部３３を介してカム３２のリフト変化をピストン５に伝え，これを強制的に往復道させる。」（同８頁末行～９頁５行）
イ相違点２の容易想到性の有無について


(ア)本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には，本願発明の「   内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路（１４）が，内燃機関の吸入の終了後に，内燃機関のシリンダヘッド（１６）に構成されている行程の短い少なくとも一の過給バルブ（１５）によって，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」との構成のうち，「４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」の意義について具体的に規定した記載はない。
また，本願明細書には，「４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」の意義について直接的に説明した記載はないが，一方で，「内燃機関は（小）圧縮機によって，例えば給気（Ladung）のうちの一部分のみが，内燃機関の作業サイクル用に前圧縮され，カム軸によって制御され行程の短い（往復動の小さい：kurzhubig）バルブの補助によって，分離した過給路を通って，内燃機関の吸入（行程）の終了後供給されるように過給される。従来の内燃機関の吸入路はその際保持（維持）される。」（段落【００１５】），「４サイクル内燃機関はシリンダヘッド１６を有する少なくとも一のシリンダおよび少なくとも一のカム軸２を備え，公知の方法で加圧循環潤滑および場合によっては過給機と共に稼動される。図１に示される小圧縮機は内燃機関内へ空気を送り込み，カム制御される過給バルブ１５とサイクルに合わせて連携作動（協動）する。内燃機関のシリンダヘッド１６に構成される行程の短い（往復動の小さい：kurzhubig）過給バルブ１５の他の吸入路とは分離された少なくとも一の過給路１４は吸入の終了後，４サイクル工程の吸入／過給行程が全体的または部分的に維持されるように制御される。」（段落【００２８】），「この実施例の種類において吸入過程を過給路からの重なった過給流れによって乱されないようにせんがために，小圧縮機のシリンダヘッドにばね付勢によるバルブが備えられる。このバルブはサイクルに合った過給過程を導く。」（段落【００３６】），「機関は吸入，過給，圧縮，作業（膨張仕事：Arbeit）および排出のサイクル行程（Takt）を有する。正確に言うと，過給行程（Ladetakt）とは，後過給行程（Nachladetakt）である。これに対して，従来の過給の場合吸入行程は過給行程によって置き換えられる。」（段落【００４４】）との記載がある。請求項１の文言と本願明細書の上記記載を総合すると，本願発明の「４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」とは，シリンダ内をピストンが上死点から下降しながら下死点に達するまでの間に，吸入バルブが開閉して吸気（吸入）する吸入行程あるいはその吸入の際に過給機による過給気の吸入が併せて行われる過給行程が，その吸入中に，小圧縮機の駆動による過給路からの過給気の供給と重なって乱されることのないように行程として維持されることを意味し，「全体的にまたは部分的に」とは，ピストンが上死点から下死点に達するまでの間の行程全体又はその間の部分的な行程を意味するものと理解できる。
そして，本願発明は，吸入行程あるいは過給行程における「吸入の終了後に」，小圧縮機の駆動による過給を行うことによって，「４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているように」したものといえる。
しかるところ，前記アによれば，甲４ないし７には，過給装置付き内燃機関において，吸排気弁とは別の第３弁を吸気行程の終了後に所定期間開弁させて，吸気通路とは別の過給通路を介してシリンダ内に過給する構成が開示されていることが認められる。この構成は，内燃機関の吸入行程における吸入の終了後に，過給装置の駆動により第３弁を開いて過給路から過給を開始するものであって，吸入行程における吸入と過給装置の駆動による過給気の供給とが重なることはないから，過給路が過給バルブ（第３弁）によって，「４サイクル工程の吸入行程が行程として全体的に維持されているように」サイクルに合わせて開かれることを開示するものといえる。
また，本件出願の優先権主張日（平成１７年９月５日）当時，内燃機関の吸入行程において，スーパーチャージャーなどの過給機により吸入と併せて過給を行うことは普通に行われていたものと認められる。以上によれば，本件審決が周知技術１として認定したとおり，本件出願の優先権主張日当時，「圧縮機などの過給装置付き内燃機関において，内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル行程の吸入行程或いは過給行程が行程として維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」ことは周知であったことが認められる。
このように内燃機関の吸入の終了後に過給バルブによって過給路が開かれて過給を開始する技術的意義は，吸入バルブと過給バルブが同時に開かれていると，高圧の過給気が吸入バルブによって開かれた低圧の吸入路へ逆流して吸気重点効率ないし過給効果が低減することを防止することにあるものと理解できる。
(イ)引用文献には，「過給バルブ２６は例えば吸気行程の末期に短期間だけ開弁し，圧縮された空気を燃焼室２０の供給してエンジンＥの出力を向上させる。」（段落【００２０】），「以上，本発明の実施例を詳述したが，本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更を行うことが可能である。」（段落【００４３】）との記載がある。この記載によれば，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいて，過給バルブ２６が「吸気行程の末期に」開かれることは例示であって，「エンジンＥの出力を向上させる」ために過給バルブ２６が別のタイミングで開かれ得ること示唆するものといえる。
そして，吸入バルブと過給バルブが同時に開かれていると，高圧の過給気が吸入バルブによって開かれた低圧の吸入路へ逆流することがあることは技術常識であるといえるから，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいて，このような逆流により吸気充填効率ないし過給効果が低減することを防止するため，周知技術１を適用する動機付けがあるものと認められる。
そうすると，引用文献に接した当業者は，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいて周知技術１を適用して内燃機関の吸入の終了後に過給路を開くような構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。また，内燃機関の吸入行程においてピストンが上死点から下死点に達するまでの間吸入を行い，下死点に到達した時点で吸入を終了し，又はその間の途中で吸入を終了することは，当該内燃機関に必要とされる吸気充填効率等を勘案して適宜選択される設計的事項であるものと認められる。


したがって，引用文献に接した当業者は，引用文献の単気筒４サイクルエンジンＥにおいて周知技術１を適用して，「内燃機関の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル工程の吸入行程或いは過給行程が行程として全体的にまたは部分的に維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」構成を採用することを容易に想到することができたものと認められる。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，引用発明に本件審決認定の周知技術１を適用することの動機付けが示されておらず，また，周知技術１には，相違点２に係る本願発明の構成のうち，「全体的にまたは部分的に維持」との部分が含まれていないから，引用発明に周知技術１を適用したからといって，相違点２に係る本願発明の構成となるわけではないなどとして，当業者が引用発明に周知技術１を適用し，相違点２に係る本願発明の構成に想到することは容易ではない旨主張する。
しかしながら，引用発明に周知技術１を適用する動機付けがあることは，前記イ(イ)で述べたとおりである。また，前記イ(イ)のとおり，内燃機関の吸入行程においてピストンが上死点から下死点に達するまでの間吸入を行い，下死点に到達した時点で吸入を終了し，又はその間の途中で吸入を終了することは当該内燃機関に必要とされる吸気充填効率等を勘案して適宜選択される設計的事項であるから，周知技術１には，相違点２に係る本願発明の構成のうち，「全体的にまたは部分的に維持」との部分が含まれていないことは，相違点２に係る本願発明の構成の容易想到性を否定する根拠にはならないというべきである。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)次に，原告は，本願発明は，相違点２に係る構成だけで構成されているのではなく，総合的な構成により把握されるべきものであるから，そもそも相違点２を孤立的に取り上げて判断すること自体が誤りであり，たとえ，引用発明に周知技術１を適用したとしても，それに基づくクランク制御される小圧縮機では，時間に関して厳密な後過給のための前制御機構（前制御用のバルブ）が本願発明に必要不可欠であるのに，本件審決においては，このことが全く触れられていない旨主張する。しかしながら，原告が指摘する本願発明と引用発明との小圧縮機の駆動制御の形態（駆動形態）の相違については，本件審決は，相違点３として認定及び判断している。そして，内燃機関の過給路が開かれるタイミングの相違に係る相違点２と小圧縮機の駆動形態の相違に係る相違点３とは，技術内容としては別個のものであるから，本件審決が相違点２及び３を一括して判断せずに，個別的に判断したことが本願発明の進歩性の判断手法として不適切であるとはいえない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)以上によれば，相違点２の容易想到性についての本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（相違点３の容易想到性の判断の誤り）について(1)原告は，本件審決は，甲７を周知例として挙げて，「圧縮機の駆動形態として，カムを用いた駆動形態（カム制御）或いはクランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）」は周知技術（周知技術２）であると認定した上で，甲７にクランク制御を採用した駆動形態とカム制御を採用した駆動形態が示されているように，どちらの駆動形態を採用するかは，当業者が適宜選択し得る設計的事項であり，引用発明において，小圧縮機の駆動形態として，クランク制御による駆動形態に代えて，カム制御による駆動形態を採用し，「小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」ように構成（相違点３に係る本願発明の構成）することは，当業者が格別困難なく想到し得るものである旨判断したが，甲７記   載の「偏心円カム」あるいは「溝カム」による制御は，偏心機構による制御であって，本願発   明にい   う「カム   制御」に含ま   れず，   甲７は，本願発明にいう「カム制御」される小圧縮機を開示するものではないから，本件審決における周知技術２の認定に誤りがあり，本件審決の上記判断も誤りである旨主張する。
ア周知技術２の認定の誤りの有無について
(ア)前記２(1)ア(エ)によれば，甲   ７には   ，①シリンダ部４と，シリンダ部４に摺動自由に収められたコンプレッサピストン５と，クランク軸１の回転運動をリンク６を介してピストン５の往復直線運動に変換するロッド７とを備えるコンプレッサ２（第３図及び第４図），②ピストンロッド７の下端部に形成したタペット部２７をクランク軸１に設けた偏心円カム２８の回動に応じたリフト量の変化に追従してピストン５を上下動させるようにしたコンプレッサ２（第５図及び第６図），③一組の円板２９ａ，２９ｂの対向する面に形成した円形の溝カム３０と，この溝カム３０と係合するＴ字状の従動端部３１を設けたロッド７とでカム機構を構成し，クランク軸１に対して偏心して設けた溝カム３０の回転に応じて従動端部３１が上下してピストン５を駆動するコンプレッサ２（第７図(a)，(b)），④クランク軸１に設けた偏心円（真円）カム３２と，ロッド７の下端部に設けたコの字型のヨーク部３３とでカム機構を形成し，カム３２の平行接線で常時接触するヨーク部３３を介してカム３２のリフト変化をピストン５に伝えてピストン５を駆動するコンプレッサ２（第８図）が開示されており，上記①ないし④のコンプレッサ２は，いずれも本願発明の「小圧縮機」に該当する。
そうすると，上記①のコンプレッサ２は，クランク制御を採用した駆動形態の小圧縮に当たるといえる。


次に，乙１（「機械設計便覧（新版）」昭和６１年３月２５日新版９刷発行）には，「【４】円板カム（１）」の欄に，「円板カムは円板を偏心させて回転させるもので，偏心円カムとも呼ばれ，円弧カムのもっとも簡単な形のものである。直動アームと揺動アームとをそれぞれ円板カムに組合わせた直動平面座円板カム装置（図２３・２３）と揺動平面座円板カム装置（図２３・２４）とがある。」との記載があり，「図２３・２３」及び「図２３・２４」が図示されている。また，乙２（「よくわかる機構学」平成８年３月１５日発行）には，「カム機構とは，滑りまたは転がり接触する対偶によって，カムと呼ばれる原動節と従動節の二つの機素を結合し，構成されたものである。」，「カム機構あるいはカムは，カムの形（平面形状や立体形状），従動節の形，原動節と従動節の組合せ方など，種々の方法で分類が可能である。」との記載があり，「図７・２板カムの種類」中に，「(d)    円板カム」が図示されている。乙１及び２の上記記載事項によれば，本件出願の優先権主張日当時，「カム」には，円板を偏心させて回転させる円板カムないし偏心円カムが含まれることは技術常識であったものと認められる。そうすると，上記②ないし④のコンプレッサ２の「偏心円カム２８」，円形の溝カム３０及び偏心円（真円）カム３２は，いずれも「カム」に当たり，上記②ないし④のコンプレッサ２は，カム制御を採用した駆動形態の小圧縮に当たるといえる。
以上のとおり，甲７には，クランク制御を採用した駆動形態の小圧縮とカム制御を採用した駆動形態の小圧縮が開示されていることが認められる。
これによれば，本件審決が周知技術２として認定したとおり，本件出願の優先権主張日当時，「圧縮機の駆動形態として，カムを用いた駆動形態（カム制御）或いはクランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）」）は周知であったことが認められる。
(イ)原告は，これに対し，「カム」に円板を偏心させて回転させるものが含まれるというのは，機械の   一般用   語とし   てのみ   妥当す   るにす   ぎないも   のであ   り，４   サイク   ル内燃   機関に   関する   技術分   野では   妥当せず，   同技術   分野で   は「カ   ム」と   は，基   本的に   ４サイ   クルの   吸排気バル   ブを作   動させ   るもの   であっ   て，こ   れらの   バルブ   の厳密   な制御のた   めに，   ピスト   ンの往   復サイ   クルに   対し，   所定の   タイミ   ングをもっ   て弁開   閉を行   うよう   ，所定   のリフ   ト量を   有する   カム山   が所定の位   相（角   度位置   ）をも   ってシ   ャフト   に設け   られて   いるも   のをいうこ   とが，   技術常   識であ   るから   （甲１   ８），   本願発   明にい   う「カム」   は，こ   のよう   なカム   を意味   するも   のであ   り，甲   ７記載   の「偏心円カム」あるいは「溝カム」は，本願発   明にい   う「カム   」に含まれず，「偏心円カム」あるいは「溝カム」による制御は，偏心機構による制御（偏心制御）であって，本願発   明にい   う「カ   ム制御   」に含   まれない   から，   甲７は，本願発明にいう「カム制御」される小圧縮機を開示するものではない旨主張する。
そこで検討するに，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中には，「小圧縮機」の「カム制御」に用いられる「カム」の具体的形状等を特定した記載は存在しない。また，本願明細書には，「カム」の形状を特定のものに限定したり，あるいは特定の形状を除外する旨の記載は存在しない。
次に，原告が指摘する甲１８（「バイクのメカ入門」）には，「回転する軸に，その軸とは中心がずれた円や凸凹形状が設けられたものをカムシャフトという。軸が回転すると，カム部の外径が変化するから，そこにロッド類を当てておけば，規則正しい往復運動などを取り出せる。これは様々な機械に使われている。しかしエンジン関係でカムシャフト，あるいは単にカムといえば，たいていは４ストの吸排気バルブを作動させるもののこと。カムの形状次第で，ピストンがどの位置にあるときに，どんなタイミングでどのくらい，吸排気バルブが開くか，あるいは閉じるかが決まる。エンジンの性格を決定付ける部品だ。」，「吸排気バルブの開閉は，カム部の断面形状で決まる。その作動の様子を，右ページの直動式のバルブ機構で考えてみよう。･･･バルブが開き始める，あるいは閉じ終えるタイミング＝バルブタイミングは，カム部の断面形状で決まる。バルブが最も押し下げられ大きく開く量＝最大リフト量は，カム部断面の出っ張り量で決まる。」（以上，６０頁），「カム山が右側のように高いほど，バルブのリフト量は多くなるが，回転は上げにくくなる。急激に動かすからだ。」（６１頁）との記載があり，カム山を有する形状のカムが図示（６１頁）されている。この記載は，カム山を有する形状のカムが吸排気バルブを作動させる４サイクル内燃機関の代表的な部品であることを述べるものではあるが，吸排気バルブ以外の他の部位にカムが用いられる場合について言及するものではなく，圧縮機を駆動する「カム」の形状を吸排気バルブ用のカムと同じ形状のものに限定して理解すべきであることを示唆する記載はない。


そうすると，甲１８の上記記載に基づいて，４サイ   クル内   燃機関   に関する   技術分   野にお   いて，   圧縮機   の駆動   を制御   するカ   ムは，   吸排気バルブ用のカムと同じ形状のものに限定され，円板を偏心させて回転させる円板カムないし偏心円カムを含まないとする技術常識があったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。さらに，原告は，小圧縮機が「偏心円カム」あるいは「溝カム」により制御される場合の制御曲線は緩勾配のサイン形状の制御曲線となり，クランク制御の場合と同じであり，内燃機   関の後   過給を   サイク   ルに合わせて   （時間   に関し   て厳密   に）制   御を実   行する   ことは   できな   いことを「偏心円カム」あるいは「溝カム」による制御が本   願発明   にいう「カム   制御」   に含ま   れない   ことの   理由と   して挙   げるが   ，前記   のとおり，カ   ム部の   断面形   状はそ   の制御   目的によ   って決   まるの   であり   ，制御曲   線がサイン形状の制御曲線になるからといって直ちに内   燃機関の後過   給を４   サイク   ル行程   のサイ   クルに   合わせ   て制御   を実行   することが   できな   いもの   とは認   めるこ   とはで   きない   。以上に   よれば   ，甲７記   載の「偏心円カム」あるいは「溝カム」による制御が本願発   明にい   う「カ   ム制御   」から   除外す   べき理   由はな   いという   べきで   あるか   ら，甲７は，本願発明にいう「カム制御」される小圧縮機を開示するものではないとの原告の上記主張は，理由がない。(ウ)したがって，本件審決における周知技術２の認定の誤りをいう原告の主張は，理由がない。
イ相違点３の容易想到性の有無について
前記ア(ア)認定のとおり，本件出願の優先権主張日当時，「圧縮機の駆動形態として，カムを用いた駆動形態（カム制御）或いはクランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）」（周知技術２）は周知であったものである。
そして，回転運動を往復運動に変換する機構としてカム機構及びクランク機構は慣用技術であって，圧縮機において，「カムを用いた駆動形態（カム制御）」又は「クランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）」のいずれかを採用し，それを具体的に適用することは当業者が適宜選択し得る設計的事項であるというべきであるから，引用文献に接した当業者は，引用発明において，小圧縮機の駆動形態として，クランク制御による駆動形態に代えて，周知のカム制御による駆動形態を採用し，「小圧縮機は専らカム制御され，内燃機関の少なくとも一のシリンダのサイクルに合った過給のためにカム軸の回転数をもって作動する」ように構成（相違点３に係る本願発明の構成）することを容易に想到することができたものと認められる。
(2)以上によれば，相違点３の容易想到性についての本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
４取消事由４（手続違背）について
(1)原告は，①審査官作成の平成２３年１１月２９日付けの前置報告書（甲１５）では，平成２３年５月２４日付けの拒絶査定において周知例として引用された特開平１１－４４２８９号公報（甲２）の引用が撤回された上で，上記前置報告書において，新たな周知例として特開昭５５－１３７３１５号公報（甲３），甲４が引用されて反論が行われているが，周知技術を認定するための周知例といえども，新たな文献の引用であるため，前置審査において審判請求時の補正後の出願について拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たり，拒絶理由通知をすべき必要性があった，②本件審決は，甲４のほか，追加して引用した甲５ないし７に基づ周知技術１を，初めて引用した甲７に基づいて周知技術２を認定した上で，相違点２及び３の容易想到性の判断を行っているが，周知例といえども，新たな文献の引用であるため，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たり，拒絶理由通知をすべき必要性があったにもかかわらず，本件の前置審査及び本件審判手続において拒絶理由通知がされなかったから，本件審決には，特許法１６３条２項において準用する同法５０条及び同法１５９条２項において準用する同法５０条の規定に違反する手続違背がある旨主張する。しかしながら，周知技術１は，「圧縮機などの過給装置付き内燃機関において，内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路が，内燃機関の吸入の終了後に，４サイクル行程の吸入行程或いは過給行程が行程として維持されているようにサイクルに合わせて開かれる」というものであり，周知技術２は，「圧縮機の駆動形態として，カムを用いた駆動形態（カム制御）或いはクランク機構を用いた駆動形態（クランク制御）」というものであって，いずれも４サイ   クル内   燃機関   に関す   る技術   分野の   当業者にとって基礎的な事項として周知性が高いものということができる。そうすると，本件の前置審査及び本件審判手続において改めて追加した周知例を示して拒絶理由を通知しなかったからといって，原告にとって不意打ちとなるものではなく，原告の意見書の提出や補正の機会を奪われたということもできない。
したがって，本件の前置審査及び本件審判手続において周知例の追加に関して改めて拒絶理由を通知する必要性があったものとは認められないから，原告の上記主張は，採用することができない。
(2)以上によれば，本件の前置審査及び本件審判手続において原告主張の手続違背があったものとは認められないから，原告主張の取消事由４は理由がない。
５結論
以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。
したがって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          富田善   範
裁判官          大鷹一   郎
裁判官          齋藤    巌
（別紙１）
【図１】
【図２】
（別紙２）
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図１１】
（別紙３）
（別紙４）
（別紙５）
（別紙６）


平成２５年１月３０日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２３３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１１月２９日
判                  決
原            告        興亜硝   子株式   会社訴訟代理人弁理士        江      森      健      二同                      吉      田      雅      一被            告        特    許    庁    長    官指定代   理人         真々    田      忠      博同                      國      方      恭      子同                      石      川      好      文同                      田      村      正      明
主                  文
１特許庁が不服２０１０－３７００号事件について，平成２４年５月２２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「抗菌性ガラスおよび抗菌性ガラスの製造方法」とする発明について，平成１７年（２００５年）３月１１日に国際出願をし（優先権主張平成１６年（２００４年）３月１５日，日本。以下「本願」という。）（甲３），平成２１年３月２４日，手続補正をしたが，同年１１月１９日に拒絶査定を受け，平成２２年２月２２日，拒絶査定不服審判（不服２０１０－３７００号事件）を請求するとともに，手続補正（以下「本件補正」といい，本願に係る同補正後の明細書を「本願明細書」という。）を行った（甲４）。特許庁は，平成２４年５月２２日，本件補正を却下した上で，請求不成立の審決（以下「審決」という。）を行い，その謄本は同年６月１日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
(1)本件補正後の特許請求の範囲の請求項１（以下，請求項１に係る発明を「本願補正発明」という。）は，以下のとおりである（甲４）。「直接的に水と接触して，銀イオンを放出し，抗菌効果を発揮するための平板状
または粒状の抗菌性ガラスであって，
平板状の抗菌性ガラスの場合，その厚さを０．１～１０ｍｍの範囲内の値とするとともに，その最大径（ｔ１）を８～３０ｍｍの範囲内の値とし，粒状の抗菌性ガラスの場合，その最大径（ｔ１）を３～２５ｍｍの範囲内の値と
し，
それぞれ銀イオンの溶出量を０．５～１００ｍｇ／（ｇ・２４Ｈｒｓ）の範囲内
の値とし，
かつ，原材料として，Ｂ２Ｏ３と，ＳｉＯ２と，Ａｇ２Ｏと，アルカリ金属酸化物と，を含むとともに，全体量に対して，Ｂ２Ｏ３の添加量を３０～６０重量％，ＳｉＯ２の添加量を３０～６０重量％，Ａｇ２Ｏの添加量を２～５重量％，およびアルカリ金属酸化物の添加量を５～１０重量％の範囲内の値とすることを特徴とする抗菌性ガラス。」
(2)本件補正前の，平成２１年３月２４日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項１（以下，請求項１に係る発明を「本願発明」という。）は，以下のとおりである。
「直接的に水と接触して，銀イオンを放出し，抗菌効果を発揮するための平板状
または粒状の抗菌性ガラスであって，
平板状の抗菌性ガラスの場合，その厚さを０．１～１０ｍｍの範囲内の値とするとともに，その最大径（ｔ１）を８～３０ｍｍの範囲内の値とし，粒状の抗菌性ガラスの場合，その最大径（ｔ１）を３～２５ｍｍの範囲内の値と
し，
かつ，それぞれ銀イオンの溶出量を０．５～１００ｍｇ／（ｇ・２４Ｈｒｓ）の範囲内の値とすることを特徴とする抗菌性ガラス。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1)本件補正の適否
本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。本願補正発明は，本願優先日前に頒布された刊行物である特公平７－６３７０１号公報（甲９。以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用例１発明」という。）及び特開平７－２５６３５号公報（甲１０。以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用例２発明」という。）から，当業者が容易に想到し得るものであり，特許法２９条２項により，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は却下すべきである。
(2)本願発明について
本願発明も，引用例１発明及び引用例２発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである。
(3)本願補正発明と引用例１発明との対比
審決が認定した引用例１発明の内容，並びに本願補正発明と引用例１発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用例１発明の内容
「２０ｍｍ×２０ｍｍ×５ｍｍの硝子平板であって，水中で抗菌成分である金属イオンＡｇ＋を溶出して水を抗菌性とする硼珪酸塩系の溶解性硝子からなる硝子水
処理材」
イ一致点
「水中で銀イオンを放出し，抗菌効果を発揮するための平板状の硼珪酸塩系の抗
菌性ガラスであって，
平板状の抗菌性ガラスの場合，その厚さを０．１～１０ｍｍの範囲内の値とするとともに，その最大径（ｔ１）を８～３０ｍｍの範囲内の値とする抗菌性ガラス。」
ウ相違点
(ｱ)相違点１
本願補正発明では，硝子組成として，「原材料として，Ｂ２Ｏ３と，ＳｉＯ２と，Ａｇ２Ｏと，アルカリ金属酸化物と，を含むとともに，全体量に対して，Ｂ２Ｏ３の添加量を３０～６０重量％，ＳｉＯ２の添加量を３０～６０重量％，Ａｇ２Ｏの添加量を２～５重量％，およびアルカリ金属酸化物の添加量を５～１０重量％の範囲内の値とする」のに対し，引用例１発明では，硼珪酸塩系ガラスとするのみで，具
体的な組成の特定はない点
(ｲ)相違点２


本願補正発明では，銀イオンの溶出量を「０．５～１００ｍｇ／（ｇ・２４Ｈｒｓ）の範囲内の値」とするのに対し，引用例１には，ｍｇ／（ｇ・２４Ｈｒｓ）を
単位とする銀イオンの溶出量について記載がない点
第３取消事由に関する当事者の主張
１原告の主張
審決は，審判の手続違背（取消事由１），引用例１発明の認定の誤り（取消事由２），相違点１についての容易想到性の判断の誤り（取消事由３），相違点２についての容易想到性の判断の誤り(取消事由４)，本願補正発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由５），本願発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由６）があり，いずれも結論に影響を及ぼす誤りであるから，違法である。
(1)審判の手続違背（取消事由１）
審決は，審決で新たに採用した特開２０００－３０２４７８号公報（甲８。以下「甲８文献」という。）を引用して，本願補正発明が容易想到であると判断しているが，審判には，以下のとおり，手続違背がある。
審決は，引用例１及び２には記載されておらず，甲８文献に記載された銀イオン溶出量（溶出速度）を適用して，本願補正発明が容易想到であると判断した。上記審判手続には，出願人に意見を述べる機会及び補正の機会を付与しなかった手続違背がある。
(2)引用例１発明の認定の誤り（取消事由２）
引用例１発明の「溶解性硝子」が硼珪酸塩系ガラスであるとした審決の認定には，以下のとおり誤りがある。
引用例１の請求項１には，溶解性ガラスの配合組成に関して，「重量比で，（ＲＯ＋Ｒ２Ｏ）／Ｐ２Ｏ５＝０．４～１．２」との記載がある。ＲＯ及びＲ２Ｏは，一価又は二価のアルカリ金属酸化物，及び一価又は二価のアルカリ土類金属酸化物であり，これらの合計量に対して，所定割合となるように，燐酸塩系ガラスの主成分であるＰ２Ｏ５が使用されている以上，引用例１発明の溶解性ガラスは，硼珪酸塩系ガラスではなく，燐酸塩系ガラスである。引用例１の実施例１における溶解性ガラスも，燐酸塩系ガラスである。
Ｂ２Ｏ３を含む硼珪酸塩系成分と，燐酸塩系成分であるＰ２Ｏ５を所定割合で配合すると，ガラス成分が分相して，乳白色に不透明化するとともに，含有された銀成分が不均一になりやすいという問題が生じることから，燐酸塩系成分であるＰ２Ｏ５と硼珪酸塩系成分であるＢ２Ｏ３は併用することがないということは，当業者における技術常識といえる。
したがって，引用例１発明の溶解性ガラスが燐酸塩系成分であるＰ２Ｏ５を相当量含んでいるとの記載は，同溶解性ガラスは燐酸塩系ガラスであると解されるとともに，硼珪酸塩系成分であるＢ２Ｏ３を相当量含んでいることはないと解される。(3)相違点１についての容易想到性の判断の誤り（取消事由３）ア引用例１発明と引用例２発明とを組み合わせるには，以下のとおりの各阻害要因があるにもかかわらず，相違点１の構成に至ることは容易であるとした審決の判断には，誤りがある。
前記のとおり，引用例１発明の溶解性ガラスは硼珪酸塩系ガラスでなく，所定割合のＰ２Ｏ５を含有する燐酸塩系ガラスである。
引用例２には，抗菌性ガラスとして，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両方が開示されている。しかし，これが硼珪酸塩系ガラスの場合，引用例１発明の燐酸塩系ガラスとは配合組成が大きく異なり，相容れない。したがって，燐酸塩系ガラスに関する発明である引用例１発明に引用例２の硼珪酸塩系ガラスを組み合わせることについて，阻害要因（以下「阻害要因１」という。）がある。引用例２の抗菌性ガラスが燐酸塩系ガラスである場合，燐酸塩系ガラスに関する引用例１発明といかに組み合わせても，本願補正発明の抗菌性ガラスである硼珪酸塩系ガラスを構成することはできない。したがって，引用例１発明に引用例２発明の燐酸塩系ガラスを組み合わせる動機付けがなく，阻害要因（以下「阻害要因２」という。）がある。
また，引用例２発明の抗菌性ガラスは鱗片状（フレーク状）の小粒子の抗菌性ガラスであって，樹脂成形体原料，塗料等を構成すべく，所定樹脂中に充填使用される。したがって，このように樹脂充填用の抗菌性ガラスに関する引用例２発明と，このような用途に用いることができない，最長径が１０ｍｍ以上の溶解性ガラスからなる硝子水処理材に関する引用例１発明とを組み合わせることについて，阻害要因（以下「阻害要因３」という。）がある。
イ本願補正発明は，多種類存在する硼珪酸塩系ガラスのうち，組成及び割合を限定した硼珪酸塩系ガラスを選択することにより，相当量の銀イオンを迅速かつ長期間にわたって放出し，繰り返し所定の抗菌処理を施すことができる洗濯機用抗菌性ガラス等として好適な抗菌性ガラスを提供するとの課題を解決したものである。ウ以上のとおりであり，引用例１発明と引用例２発明とを組み合わせて，相違点１の構成に至るのが容易であるということはできない。(4)相違点２についての容易想到性の判断の誤り（取消事由４）ア甲８文献に記載された発明と引用例２発明とを同一視して，引用例２発明の抗菌性ガラスの銀イオン溶出量を推定して，相違点２に係る構成を容易であるとした審決の判断には，以下のとおり誤りがある。
審決には，引用例２とそれよりも後願の甲８文献との関係が，具体的に説明されていない。また，甲８文献の実施例１～１０に記載された硼珪酸塩系ガラスは，引用例２に記載された所定配合組成や所定配合比率とは異なる配合組成や配合比率によるものである。このように，引用例２との関係が不明であり，あるいは引用例２発明における抗菌性ガラスとは同一視できない抗菌性ガラスについて記載されている甲８文献に言及して，引用例２発明の抗菌性ガラスの銀イオン溶出量を推定することは，誤りである。
したがって，この推定に基づいて，引用例１発明の硝子水処理材を引用例２発明の抗菌性ガラスに置換しても，銀イオン溶出量を本願補正発明と同程度に調整することができるとした審決の判断には，誤りがある。


イ甲８文献に記載された平均粒径が１０μｍの抗菌性ガラスの銀イオン溶出量から，最大径が２０ｍｍ程度の抗菌性ガラスの銀イオン溶出量を推認して，相違点２に係る構成を容易であるとした審決の判断には，誤りがある。すなわち，本願明細書の図３を参照すると，抗菌性ガラスの平均粒径及び最大径によって，銀イオン溶出量は大きく異なる。平均粒径が１０μｍの抗菌性ガラスの銀イオン溶出量と，最大径が２０ｍｍ程度の抗菌性ガラスの銀イオン溶出量とを，単純に比較することはできない。
ウ本願補正発明において，抗菌性ガラスの銀イオン溶出量の数値範囲の設定は，当業者がその用途の必要性に応じて適宜なし得るとした審決の判断には，以下のとおり，誤りがある。
銀イオン溶出量は，本願補正発明における特徴的構成の一つであり，その効果は，特に重要な要素である。また，銀イオン溶出量は，抗菌性ガラスの平均粒径や最大径によって異なる。さらに，引用例２における鱗片状ガラス（フレーク状ガラス）は樹脂に充填使用されるものであるのに対し，本願補正発明の抗菌性ガラスは直接水に接触して銀イオンを放出するものであり，両者の銀イオン溶出量を単純に比較することはできない。審決は，本願補正発明における抗菌性ガラスの銀イオン溶出量について，上記の点を考慮せずに，相違点２に係る構成は容易に想到できると判断したもので，同判断には，誤りがある。
(5)本願補正発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由５）本願明細書の図２に示されるように，抗菌性ガラスの最大径と残留率との間には，所定の相関関係があり，本願明細書の図３に示されるように，洗濯回数と抗菌性ガラスの銀イオン溶出量との間にも所定の相関関係がある。抗菌性ガラスの平均粒径及び最大径も銀イオン溶出量と密接に関係している。本願補正発明では，これらの要因も考慮して，抗菌性ガラスの最大径の値に限定が加えられた。したがって，本願補正発明は引用例１発明と引用例２発明の組合せによって容易に想到できるとした審決の判断には，誤りがある。
(6)本願発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由６）前記のとおり，本願補正発明の容易想到性の判断に誤りがある以上，本願発明の容易想到性の判断にも誤りがある。
２被告の反論
(1)審判の手続違背(取消事由１)に対して
審決で引用する甲８文献は，硼珪酸塩系ガラスについて，銀イオンの溶出量の一般的水準を示すためのものである。
銀イオン溶出量は，成分の含有量や抗菌性ガラスの形状（表面積）により調整し得ることは容易に理解されることであり，また，銀イオン溶出量は抗菌性ガラスの基本的特性であり，当業者にとっては周知の技術事項である。甲８文献は，当該技術事項を推認するために示された文献であり，新たな引用例には該当しない。したがって，審決において甲８文献を提示した点について，原告に，意見を述べる機会を付与しなかったとしても，手続違背はない。
(2)引用例１発明の認定の誤り（取消事由２）に対して審決が，引用例１発明として「硼珪酸塩系の溶解性硝子からなる硝子水処理材」と認定したことに，誤りはない。
引用例１の発明の詳細な説明中には，「本発明で使用する溶解性ガラスは，硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内，少なくとも１種類である」（段落【０００６】）と，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスが記載されている。また，引用例１の発明の詳細な説明によると，引用例１発明の溶解性ガラスは，従来技術である特開昭６２－２１００９８号公報（乙１。以下「乙１文献」という。）に記載された溶解性ガラスを前提とする発明であり，乙１文献には，実施例として，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスが記載されている。乙１文献に記載された水溶性ガラス（硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラス）は，時間の経過とともに抗菌効果が薄れるのに対し，引用例１の実施例１は，燐酸塩系ガラスに関するものではあるが，溶解性ガラスの最長辺を２０ｍｍとすることにより，銀イオンの溶出を長期にわたって維持できるとしている。上記実施例１の結果を踏まえれば，乙１文献に記載されている硼珪酸塩系ガラスにおいても，同様に，最大径を１０ｍｍ以上とすることにより，銀イオンの溶出量を維持する効果が得られると理解することができる。引用例１の段落【０００６】の記載と乙１文献の記載からすれば，引用例１には，硼珪酸塩系ガラスも含めて抗菌性ガラス一般に適用し得る技術が記載されていると解すべきである。
この点，原告は，燐酸塩系成分であるＰ２Ｏ５と硼珪酸塩系成分であるＢ２Ｏ３は併用しないことが当業者の技術常識であり，引用例１に記載された燐酸塩系ガラスを硼珪酸塩系ガラスとすることはできないと主張する。しかし，乙１文献には，実施例１～３に溶解性ガラスとして，Ｐ２Ｏ５とＢ２Ｏ３を併用したものが記載されており，この点からも，原告の主張は失当である。(3)相違点１についての容易想到性の判断の誤り（取消事由３）に対して前記のとおり，引用例１発明が燐酸塩系ガラスに関する発明であって，硼珪酸塩系ガラスに関するものではないとする原告の主張は失当であり，阻害要因１及び２は存在しない。
阻害要因３に関しては，確かに，原告主張のとおり，引用例２発明における抗菌性ガラスは鱗片状ガラス（フレーク状ガラス）であり，引用例１発明の水処理材とはその使用形態が異なる。しかし，引用例１発明における硝子水処理材は，引用例２発明における抗菌性ガラスとは，水溶解性ガラスである点で共通する。したがって，引用例１発明における抗菌性ガラスとして，引用例２に記載されたガラス組成を採用することは，当業者であれば容易に想到し得るのであって，阻害要因３は存在しない。
引用例１には，本願補正発明で特定する組成や配合割合についての記載はないが，相違点１に係る配合割合等に到達することに困難性はない。(4)相違点２についての容易想到性の判断の誤り（取消事由４）に対してア甲８文献に記載された抗菌性ガラスは，硼珪酸塩系の水溶解性ガラスであり，その主要な構成成分の組成割合は，引用例２発明や本願補正発明の抗菌性ガラスと重複する。したがって，甲８文献に記載された抗菌性ガラスの銀イオン溶出量のデータから，引用例２発明の抗菌性ガラスの銀イオン溶出量を推認することに問題はない。


イ甲８文献では，硼珪酸塩系ガラスの銀イオンの溶出量は０．００５～５．０ｍｇ／ｇ／ｈｒとするのが望ましいと記載されており，銀イオンの溶出量は粒径にかかわらず適当とされる範囲が定められるべきものである。したがって，甲８文献の硼珪酸塩系ガラスの銀イオンの溶出量は一般的な技術水準として参照されるべきものである。
ウ本願補正発明において銀イオン溶出量の数値範囲を設定する理由は，迅速かつ長期間にわたって所定濃度の銀イオンの放出を安定的に可能とするためである。したがって，本願補正発明における銀イオン溶出量は，想定される様々な用途において所定の抗菌効果を発現する程度である必要があり，それぞれの用途により異なる。このように，銀イオン溶出量に関する数値範囲は，用途に応じて適宜設定されるものであり，当業者がその設定をすることに格別の困難性はない。引用例２発明の鱗片状ガラスは，引用例１発明の抗菌性ガラスと同様に水に接触することで溶解するものであり，引用例１発明に引用例２発明を適用することは容易である。そして，銀イオンの溶出量は，抗菌性ガラスの形態（粒径や形状）にかかわらず，適当とされる範囲に設定されるものであるから，甲８文献を参照して，一般的な技術水準である溶出量とすることは，当業者ならば適宜なし得る。(5)本願補正発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由５）に対して本願補正発明と引用例１発明は，共に，抗菌効果が長期にわたって持続する抗菌性ガラス（溶解性ガラス）を得ることを解決課題としており，その最大径の数値範囲を大粒子となるようにした点で共通する。そして，上記課題を解決するため，最大径を１０ｍｍ以上の大粒子とする引用例１発明における技術思想を，引用例２に記載されている硼珪酸塩系ガラスに適用し，本願補正発明の各構成を採用することは，当業者が容易になし得る。
(6)本願発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由６）に対して本願補正発明は，引用例１及び２から，当業者が容易に想到し得るものであり，したがって，本願発明も，当業者が容易に想到し得る。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，取消事由２には理由があると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１引用例１発明の認定の誤り（取消事由２）について
(1)引用例１の記載
引用例１には，以下の記載がある（甲９）。
「【請求項１】Ａｇ＋，Ｃｕ＋，Ｃｕ２＋，Ｚｎ２＋（判決注：甲９の請求項１には「Ａｇ＋，Ｃｕ－，Ｃｕ
２－，Ｚｎ２＋」と記載されているが，同記載は明白な誤記と認める。）の金属イオンの内少なくとも１成分を含有する溶解性硝子であり，直方体，立方体，平板状，或いは球状体等の３次元で表現される形状を有し，且つ，その最長径が１０ｍｍ以上であり，又，その組成が，重量比で，（ＲＯ＋Ｒ２Ｏ）／Ｐ２Ｏ５＝０．４～１．２，Ｒ２Ｏ／（ＲＯ＋Ｒ２Ｏ３）＝０～１０であり，しかも初期における溶解速度（Ａ）・・・と末期における溶解速度（Ｂ）・・・との関係がＢ／Ａ≧１／３であり，また，前記金属イオンの含有量が０．００５～５重量％であることを特徴とする硝子水処理材。
【請求項２】直方体，立方体，或いは球状体等の３次元で表現される形状を有し，その構造が２層以上の組成の異なる層から成り，しかも，内層においては，Ｒ2Ｏ／（ＲＯ＋Ｒ２Ｏ３）の値，或いは／及びＡｇ＋，Ｃｕ＋，Ｃｕ２＋，Ｚｎ２＋の金属イオンの内少なくとも１成分の含有量の値が，外層より大きく設定されており，それぞれの層の硝子物に上層を覆うようにして形成し，その後，融着して作成したことを特徴とする硝子水処理材。」
「【０００４】【発明が解決しようとする課題】本発明は，前記したような問題点のない，即ち，溶解性硝子を水処理材として使用した時に，その効果が，初期の段階と末期の段階とにおいて，大幅に変化せず，溶解性硝子が，すべて溶けるまで持続する様にした硝子製の水処理材を提供しようとするものである。【０００５】【課題を解決するための手段】本発明者らは，前記課題を解決する為に，溶解性硝子の時間経過と成分溶解量との関係を調査して，成分溶解量を時間経過と共に大幅に変化させない方法を検討して，本発明を完成させたものである。」
「【０００６】本発明で使用する溶解性ガラスは，硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内，少なくとも１種類であるが，好ましくは，燐酸塩系硝子である。ガラスは，一般に耐久性のよい材料であるが，その骨格となる網目構造を弱くすることによって，水に溶解し易くすることが出来る。網目構造を弱くするためには，ガラスの修飾酸化物の量を増加したり，硼酸，或いは燐酸を増加すれば，実施可能である。」「【０００９】【実施例１】次の理論硝子組成に成る調合物を溶融し，２０ｍｍ×２０ｍｍ×５ｍｍの硝子平板を作った。
理論硝子組成……Ｐ２Ｏ５５０ｍｏｌ％，ＣａＯ１７．５ｍｏｌ％，Ｎａ２Ｏ３２．
５ｍｏｌ％，Ａｇ２Ｏ０．１ｗｔ％」


平成２４年５月２８日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０２０３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年４月１６日
判決
原告         イッサムリサーチ    ディヴェロップメン   ト   カンパ   ニー    オブ    ザ
ヘブリューユニバーシティ    オブ
エルサレムエルティディー
訴訟代   理人弁   理士         河村    洌
藤森洋   介
谷   征史
訴訟復代理人弁理士        三嶋眞   弘
被告         特許庁   長官
指定代   理人         六笠紀   子
鵜飼    健
瀬良聡   機
田村正   明
主文
特許庁が不服２００６－７７８２号事件について平成２２年２月９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件訴訟は，特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は，本願発明の進歩性（容易想到性）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１０年１０月４日，パリ条約による優先日を１９９７年（平成９年）１０月３日，優先権主張国を米国として，名称を「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物」とする発明の特許出願をしたが（特願２０００－５１４９９３号），平成１８年１月１８日，拒絶査定を受けたので，平成１８年４月２４日，不服審判請求をするとともに（不服２００６－７７８２号），平成２２年１月１４日，請求項１等の特許請求の範囲の記載の一部を改める旨の本件補正をした。特許庁は，平成２２年２月９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，この謄本は平成２２年２月２３日に原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願発明は，腫瘍細胞における異種遺伝子，特に細胞傷害性生成物をコードする遺伝子の特異的発現に関する発明で，本件補正後の請求項の数は１３であるが，そのうち本件補正後の請求項１（本願発明１）の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
【請求項１（平成２２年１月１４日付け手続補正書に記載のもの）】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであって，前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である，前記ベクター。」
３審決の理由の要点
本願発明１は，その優先日当時，下記引用例１に記載された発明（引用発明１）に甲第３ないし６号証（引用例３ないし６）に記載された事項を組み合わせることで，当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。
【引用例１】特表平９－５０４９５５号公報（甲１）
【引用例３】Mol.Pathol.,Vol.50（Feb,1997）３４ないし４４頁（甲３）【引用例４】TheEMBOJournal,   Vol.7,No.3（1988）６７３ないし６８１頁（甲４）【引用例５】MolecularandCellular   Biology,Vol.8,No.11（1988）４７０７ないし
４７１５頁（甲５）
【引用例６】Am.J.Hum.   Genet.,Vol.53（1993）１１３ないし１２４頁（甲６）
【一致点】
「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」である点。
【相違点】
・相違点(i)
該調節配列が，本願発明１は，’Ｈ１９’の調節配列であるのに対し，引用発明１
は，Ｈ１９の調節配列ではない点
・相違点(ii)
該腫瘍細胞が，本願発明１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し，引用発明
１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌と特定されていない点
【相違点に係る構成の容易想到性の判断（７，８頁）】
「（１）上記相違点（ｉ）について
引用例１の上記２．（１）ア（判決注：請求項１の特許請求の範囲）記載の，癌における遺伝子治療のための組換えベクターである欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとしては，引用例１の上記２．（１）カ（判決注：１１頁１１行～１８行）記載より，正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すものが使用されている。ここで，引用例３の上記２．（２）ア～ウ（判決注：３４頁左欄１２～１６行，２７～２９行，３５頁下段）記載より明らかなように，そもそもＨ１９遺伝子は，胚の初期段階から胎児期を通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するものの，出生後にはＨ１９遺伝子の発現は抑制されること，しかしながら，出生後，Ｈ１９遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現することは，本件優先日前，既に公知であった。


この公知事項に基づけば，出生後において，Ｈ１９遺伝子は，正常組織では発現しないものの，膀胱癌を含む多種の腫瘍では発現していることから，このＨ１９遺伝子の発現を調節している配列即ちプロモーターは，α－フェトプロテインプロモーターと同様に，成人の癌細胞で優先的に発現させるよう機能するが，子供や成人の正常細胞（非疾患細胞）では発現しないように抑制されていると，当業者であれば普通に理解することである。そして，このＨ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターについては，引用例４の上記２．（３）ア，イ（判決注：６７６頁右欄上から９行～下から６行，６７７頁図４）記載，引用例５の上記２．（４）ア，イ，エ，オ（判決注：４７０８頁右欄『RESULTS』の項の下から１０行～２行，４７０９頁図１，４７１０頁図２，４７１３頁図６）記載及び    引用例６の上記２．（５）イ（判決注：１１５頁図１）記載より，本件優先日前既に公知であった。そうすると，引用例１の上記２．（１）ア（判決注：請求項１の特許請求の範囲）記載の欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとして，引用例３の上記２．（２）ア～ウ（判決注：３４頁左欄１２～１６行，２７～２９行，３５頁下段）記載に基づき，正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すと理解できる，Ｈ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは，当業者が容易に想到し得ることである。そして，該Ｈ１９遺伝子のプロモーターは，引用例４～６の記載から明らかなように，当業者が容易に利用できるものに過ぎない。
（２）上記相違点（ｉｉ）について
引用例３の上記２．（２）ウ（判決注：３５頁下段）表１中腫瘍の欄の『膀胱癌』が記載されているのであるから，該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも，当業者が容易になし得たことである。」
第３原告主張の審決取消事由
１引用発明１と本願発明１との一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由１）引用発明１は，実際には，エプスタイン－バールウイルス（ＥＢＶ）が関係するバーキットリンパ腫，上咽頭癌や，パピローマウイルスが関係する子宮頸癌に対して，各ウイルスにより誘導可能なプロモーターの調節下に毒性遺伝子を含む，組換えアデノウイルスを使用することで，腫瘍細胞に特異的に毒性遺伝子を発現させるものであって，毒性遺伝子を腫瘍細胞に特異的に発現させることができるかは，当該プロモーターが，当該腫瘍の原因となるか又は当該腫瘍に関係するウイルスによって誘導されるか否かと関連する。
そうすると，引用例１の特許請求の範囲に「１．腫瘍細胞内で特異的に活性を示す発現シグナルの調節下に異種ＤＮＡ配列を含む，欠損組換えアデノウイルス」，「１５．癌の治療および／または予防が意図される薬剤学的組成物を調製するための，請求の範囲１～１４の内の一つに記載のアデノウイルスの使用。」との記載があり，１０頁８ないし１０行に，技術的課題に関して，「腫瘍の原因となるかもしくは腫瘍に関連するウイルスの存在により誘導されるかもしくはその存在下で活性を示す発現シグナルである」との記載があるとしても，これは膀胱癌に特異的に毒性遺伝子を発現させるプロモーター等や，同プロモーターを誘導するウイルスを開示するものではない。
したがって，ヒト肝癌細胞株ＨｅｐＧ２では不活性であるＨ１９エンハンサーの膀胱癌における特性を考慮することなく，本願発明１にいう「調節配列」が引用発明１の「発現シグナル」に相当するとした審決の判断は誤りである。また，本願発明１のベクターは非ウイルスベクターであり，引用発明１のアデノウイルスベクターとは，その作用機序も効果も異なる。すなわち，本願発明１の非ウイルスベクターは，（腫瘍）組織特異的なプロモーター等を用いて自殺遺伝子等を働かせる戦略のものであるが，引用発明１のアデノウイルスベクターは，腫瘍細胞の表面にある腫瘍細胞特異的な標的を手掛かりに腫瘍細胞にのみ感染するようなウイルスベクターを使用する戦略の一変形例であって，導入遺伝子（異種ＤＮＡ）の発現の着眼点も作用機序も異なる。しかも，ウイルスベクターについては安全面での懸念がある。そうすると，本願発明１の「腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」が引用発明１の「欠損組換えアデノウイルス」に相当するとした審決の判断は誤りである。
よって，本願発明１と引用発明１とが，「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現するためのベクター」で一致するとの審決の判断は誤りであり，審決の認定には相違点の看過がある。
２相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り（取消事由２）(1)アそもそも，腫瘍細胞（癌細胞）で優先的に発現している数多くの公知の遺伝子のプロモーターの中から，腫瘍細胞に特異的かつ高レベルで異種配列を発現できるプロモーターを見出すことは当業者にとって容易ではなかった。すなわち，例えばα－フェトプロテイン（ＡＦＰ）遺伝子は肝細胞癌で発現するところ，ＡＦＰプロモーターがＡＦＰ遺伝子を発現させているのは，ＡＦＰを過剰に発現（産生）する腫瘍細胞に限定されており，ＡＦＰを発現するレベルが低い細胞に対しては，ＡＦＰプロモーターは弱い活性しか有せず，導入遺伝子の発現効率は小さい。乳癌等の細胞で活性を有するＣＥＡプロモーターも，その活性が低く，ＣＥＡプロモーターを使用した研究では真に意味のある抗腫瘍効果は示されなかった。このとおり，ある腫瘍細胞（癌組織）で特異的に発現している遺伝子であるとしても，当該遺伝子の発現を調節するプロモーターを用いて，実際に治療に用いることができる程度に導入遺伝子を発現できるほど活性が高いとは限らないというのが，本件優先日当時の当業者の技術常識であった。


むしろ，本件優先日当時のみならず，８年が経過した２００５年当時においても，腫瘍細胞に特異的に作用するプロモーターの大部分が十分に導入遺伝子を発現させることができず，活性が弱いということが当業者の技術常識であった。このとおり，低いプロモーターの活性から，生体内での抗腫瘍効果を示した研究成果はほとんど存在せず（そこで，細胞特異的に働くＣｒｅ発現ウイルス（スイッチウイルス）で標的細胞を感染させ，同ウイルスの活性の低い細胞特異的プロモーターで標的細胞にＣｒｅを発現させるとともに，Ｃｒｅ依存的に目的遺伝子を発現させるアデノウイルスベクターで標的細胞を感染させ，同ウイルスの強力な汎用プロモーターで目的遺伝子をＣｒｅ依存的に発現させて，標的細胞に特異的に目的遺伝子（治療遺伝子）を発現させる方法（二重感染法）が開発されてきた。），癌（腫瘍）細胞に特異的に効果を奏し，正常細胞に対して副作用を呈さない優れた抗癌用遺伝子治療用ベクターは未だ開発の途上にある。
また，遺伝子の転写機構は，今日でも全ての因子が明らかになっていない複雑なもので，様々な機能を有するタンパク質が複雑に相互作用するものであるところ，プロモーターの不活性化の機序も十分に解明されておらず，導入遺伝子を高いレベルで発現させることができるベクターの開発は，本件優先日から７年後の時点においても，依然として偶然による発見の結果にすぎなかった。導入遺伝子を挿入しても，ＲＮＡポリメラーゼその他が正しく相互作用して遺伝子の転写が開始され，他の因子による阻害作用を受けずに，生体内で毒性遺伝子を治療に応用可能な程度に高レベルで発現させることができるかどうかは，決して単純，容易なことではなく，腫瘍細胞で発現していることが知られている遺伝子のプロモーターをベクターに組み込めば容易に解決手段が得られるというような性格のものではない。しかも，Ｈ１９遺伝子はタンパク質に翻訳されず，ｍＲＮＡを産生するに止まるものであるところ，現時点においてすらタンパク質に翻訳がされないｍＲＮＡの作用機序は明らかでなく，当業者が最終産物がタンパク質でない遺伝子のプロモーターを選択して，タンパク質の発現にわざわざ使用するとは考え難い。イところで，真に腫瘍細胞に特異的に発現する遺伝子は，本件優先日当時のみならず，６年が経過した２００３年当時においても，テロメラーゼのみであり，腫瘍細胞中で導入遺伝子を選択的に発現させるために用いられているプロモーターも，テロメラーゼのプロモーターのみであった。Ｐａｎらがテロメラーゼのプロモーターを用いて導入遺伝子（誘導遺伝子）を腫瘍細胞内で特異的に発現させ，腫瘍細胞を破壊することを報告したのは，本件優先日から２年が経過した１９９９年になってからであった。しかも，ＨＳＶ－ＴＫなどの細胞毒性遺伝子を腫瘍細胞に導入し，ガンシクロビルなどの細胞傷害性プロドラッグを投与して腫瘍細胞を死滅させる治療の効果は一時的なものにすぎず，延命に繋がったとの報告は存しなかった。引用例１には，ＡＦＰプロモーターやＩＧＦ－ⅡＰ３プロモーターを用いて肝腫瘍細胞中で導入遺伝子を発現させることが記載されているが，実際に行われたのは，キメラプロモーターＥＢＮＡ１－ＲＥ／ＴＰ１の制御下で，組み替えアデノウイルスを用いてＥＢＶに感染した腫瘍細胞（ＥＢＶが被感染細胞に特有の抗原を呈させるので，この抗原を手掛かりとして誘導されるプロモーターを用いる。）中で単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ遺伝子（ｔｋ），大腸菌のβ－ガラクトシターゼ遺伝子（βｇａｌ）やクロラムフェニコールアセチルトンスフェラーゼ遺伝子（ＣＡＴ）を発現させることにすぎず，引用例１中には，腫瘍細胞中でＨ１９遺伝子を導入・発現させることや，かかる発現を引き起こすためにＨ１９プロモーター，エンハンサーを用いることや，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。また，膀胱癌はウイルス感染によって発症する疾患ではないから，アデノウイルスを感染させる引用発明１を膀胱癌に適用することは困難である。ウ引用例３は，胎児組織及び胎児組織由来の小児腫瘍及び成人の腫瘍におけるＨ１９遺伝子のｍＲＮＡの発現を調べた研究に係るものにすぎないところ，同引用例には，Ｈ１９ＲＮＡが胎生期にＨ１９遺伝子を発現していた組織内で形成される腫瘍で再度発現すること，特定の腫瘍の腫瘍マーカーとして有用である可能性があることが記載されているにとどまる。いったんｍＲＮＡ転写酵素が結合して遺伝子の転写が開始されたからといって，技術常識上，同種遺伝子，異種遺伝子の別に関わらず発現活性を示すことになるものではない。尿管移行上皮癌においてＨ１９ｍＲＮＡの豊富な発現が見られたとしても，Ｈ１９プロモーターが膀胱癌細胞で異種遺伝子の発現に十分な活性を示したことになるものではない。そうすると，引用例３には，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることについては記載も示唆もされていない。


エ引用例５の具体例１，２（４７０９頁図１にいう遺伝子構築物３，４（レーン３，４），４７１０頁図２にいう遺伝子構築物２（レーン２））は，細胞内でもともと内因性のＨ１９遺伝子が発現している肝腫瘍細胞Ｈｅｐ３Ｂに，Ｈ１９遺伝子，Ｈ１９プロモーター，Ｈ１９エンハンサーを含む遺伝子構築物を組み込んで，Ｈ１９ｍＲＮＡの発現レベルを確認したものにすぎない
そうすると，上記遺伝子構築物がＨ１９ｍＲＮＡをかなり多く産生しているとしても，Ｈ１９プロモーターが，膀胱腫瘍細胞において異種配列たる導入遺伝子を発現できるほど，高効率で活性化できるかは明らかでなく，かかる活性化を内容とする本願発明１の技術的課題の解決に対して何ら示唆を与えるものではない（むしろ，引用例５に接した当業者は，少なくとも内因性のＨ１９遺伝子を発現している腫瘍細胞でないと，Ｈ１９プロモーターで導入遺伝子（外因性のＨ１９遺伝子）を発現させることができないと理解する
）
また，同引用例の具体例３（４７１３頁図６の遺伝子構築物３，５）も，ＡＦＰ遺伝子，ＡＦＰプロモーター，Ｈ１９エンハンサーを含む遺伝子構築物や，Ｈ１９遺伝子，Ｈ１９プロモーター，Ｈ１９エンハンサーを含む遺伝子構築物を肝腫瘍細胞Ｈｅｐ３Ｂに組み込んで，ＡＦＰ遺伝子やＨ１９遺伝子の発現レベルを調査したものにすぎない
前記のとおり，ＡＦＰプロモーターの活性は低いから，ＡＦＰプロモーターとＨ１９プロモーターとの間で，遺伝子の転写量（発現量）を比較したところで，生体での（invivo）治療に適用できるほど，Ｈ１９プロモーター，エンハンサーが十分に活性を有するか否かは明らかにならない
むしろ，４７１３頁図６の遺伝子構築物２，５（ライン２，５）に係る記載からは，肝腫瘍細胞Ｈｅｐ３Ｂにおける遺伝子発現量は，ＡＦＰプロモーターとＨ１９プロモーターとでほとんど差がなく，したがってその活性にほとんど差がないことが推認できる
そうすると，同引用例の具体例１ないし３から，当業者において，Ｈ１９プロモーターが遺伝子治療に用いることができるほど高効率で活性化されることを知ることはできない
したがって，「このＨ１９遺伝子の発現を調節している配列即ちプロモーターは，α－フェトプロテインプロモーターと同様に，成人の癌細胞で優先的に発現させるよう機能する」（８頁），「Ｈ１９遺伝子のプロモーターが高効率で活性化されることは，本件優先日前，既に公知となっていた文献より，当業者は知り得たことである
」（１２頁）との審決の判断には誤りがある
また，前記のとおり，引用例５には膀胱腫瘍細胞に関する記載がなく，引用例５からは，組織特異的であるＨ１９エンハンサーに膀胱腫瘍細胞で活性（増強効果）があるのか，不活性であるのか，Ｈ１９遺伝子の発現にはさらに別の調節因子が必要なのか不明であって，引用例５の記載はＨ１９遺伝子の調節配列を膀胱腫瘍細胞に対して使用することの動機付けとなり得るものではなく，むしろ，当業者は引用例５の記載を見て上記使用を躊躇するから，かかる使用に対する阻害要因となる
なお，引用例３でも，膀胱腫瘍細胞（株）の一部が内因性のＨ１９遺伝子を発現していることが記載されているにすぎないから，Ｈ１９プロモーターによる標的癌細胞での選択的な活性化（示差的活性化）を介して効果的な膀胱癌（腫瘍）治療ができるか否かは不明である
したがって，「Ｈ１９プロモーター及び／又はＨ１９エンハンサーが，成人の標的癌細胞で高度に，優先的に又は排他的に発現させ，他方，成人の正常細胞（非疾患細胞）で発現させない調節能力があることは，本件優先日前既に公知となっていた文献に基づいて，当業者は容易に予測することができたことである
」（１２頁）との審決の判断にも誤りがある
オ結局，審決がした相違点(i)に係る構成の容易想到性判断には誤りがある
(2)ア引用例３中には，膀胱癌が記載されているものの，多数の種類の腫瘍から標的として膀胱癌を選択することは示唆されていない
また，引用例６は，遺伝子がインプリンティングされる機序について記載したものにすぎず，他の引用例と組み合わせる動機付けがない
そして，引用例４ないし６は，膀胱癌の治療を目的とするものではなく，本願発明１の目的とは全く異なる
そうすると，引用発明１に引用例３ないし６に記載された発明を適用する動機付けに欠けるか，適用したとしても，当業者において相違点(ii)に想到することが容易でない
イ引用例３の表１中には，膀胱癌においてＨ１９遺伝子が発現している旨の記載があるが，同表でＨ１９遺伝子が発現しているとされる腎臓のウィルムス腫瘍（Wilm'stumour）に係るＧ４０１細胞についても，引用例６ではＨ１９プロモーターによるＣＡＴ（クロラムフェニコール・アセチルトランスフェラーゼ）レポーター遺伝子の発現（ＣＡＴ発現）が見られなかった（肝腫瘍に係るＨｅｐ３Ｂ細胞でのみＣＡＴ発現が見られた
なお，引用例６では，Ｇ４０１細胞は内因性のＨ１９遺伝子を発現していないが，Ｈｅｐ３Ｂ細胞は内因性のＨ１９遺伝子を高レベルで発現しているとされている
）
したがって，仮にある腫瘍組織（腫瘍細胞）でＨ１９遺伝子が発現することがあるとしても，必ずしもＨ１９プロモーターで導入遺伝子を発現させることができるわけではない（組織ないし細胞型に特異的な作用）
なお，表１の腫瘍欄の記載は，悪性度の進行に伴ってＨ１９遺伝子を発現している腫瘍細胞の割合が大きくなることを示すだけで，腫瘍細胞のＨ１９遺伝子の発現量が悪性度の進行に伴って増加するということはできない
引用例５には，肝腫瘍細胞のうちＨｅｐ３ＢではＨ１９エンハンサーが活性であるが，ＨｅｐＧ２では不活性であること等が記載されており，肝腫瘍細胞のうちでも活性の有無が分かれているほどであるから，腫瘍細胞（株）の種類によって，導入遺伝子の発現のレベルが異なることは明らかである（組織特異的）


引用例４も，Ｈ１９遺伝子の５’隣接領域（ドメイン）の遺伝子配列を開示するものにすぎず，この遺伝子配列を癌治療に用いることはもちろん，この遺伝子配列を導入遺伝子を発現させるために用いることについても，記載も示唆もされていない。引用例５も，Ｈ１９遺伝子の５’隣接領域（ドメイン）のうちのプロモータードメイン及び３’隣接領域のうちの２つのエンハンサードメインを開示し，同エンハンサーが組織特異的で，肝細胞以外の例えば筋細胞でＨ１９遺伝子を発現させるためには他の調節因子が必要である旨を開示するに止まり，Ｈ１９プロモーターやエンハンサーを導入遺伝子を発現させるために用いることや，Ｈ１９プロモーターやエンハンサーを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。むしろ，引用例５には，Ｈ１９遺伝子の３'隣接領域中のエンハンサーが子宮頸癌細胞（ＨｅＬａ細胞）では遺伝子発現増強効果を示さなかったことや，Ｈ１９エンハンサーが肝腫瘍細胞ＨｅｐＧ２では肝腫瘍細胞Ｈｅｐ３Ｂの場合と異なって不活性であること（等しく肝腫瘍細胞であるにもかかわらず，活性の有無が異なる。）や，外因性Ｈ１９遺伝子の肝腫瘍細胞ＨｅｐＧ２における転写不全は，Ｈ１９エンハンサーの不活性が原因であることが記載されており，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることに対して，消極的な記載があるといえる。引用例６も，Ｈ１９遺伝子に係るゲノミック・インプリンティングの機序及び因果関係を明らかにするために，Ｈ１９プロモーターをメチル化してプロモーターの活性がどの程度抑制されるかを明らかにするためのものにすぎず，Ｈ１９プロモーターを導入遺伝子を発現させるために用いることや，Ｈ１９プロモーターを癌治療に用いることは記載も示唆もされていないし，Ｈ１９プロモーターを用いて導入遺伝子を発現させるために，Ｈ１９プロモーターの活性をどのようにすべきかについても記載されていない。引用例６には，ゲノミック・インプリンティングに関与するＨ１９プロモーターの４６個のＣｐＧのうち３個のＣｐＧをメチル化しただけで，Ｈ１９プロモーターの活性が完全に抑制されることや，後記のとおりＨ１９プロモーターが細胞型に特異的に作用すること等が記載されているが，これはＨ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることに対して，消極的に働くものである。
これらのとおり，引用例３ないし６においては，Ｈ１９プロモーターやＨ１９エンハンサーが膀胱腫瘍細胞で導入遺伝子を高度に発現させる能力があることや，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。
しかるに，審決は，Ｈ１９プロモーターが導入遺伝子を発現しなかった例や，Ｈ１９エンハンサーが不活性であった例等に関する記載を無視し，Ｈ１９遺伝子の調節配列が活性を示す例のみを引き合いにして，相違点(i)に係る構成の容易想到性を肯定したものであって，審決の判断には誤りがある。
標的となる腫瘍細胞として膀胱腫瘍細胞を選択する動機付けとなるべき記載はいずれの引用例中にもなく，Ｈ１９プロモーターやＨ１９エンハンサーが膀胱腫瘍細胞で高度に導入遺伝子を発現させる能力がある旨の記載はいずれの引用例中にもない。したがって，引用例に記載された事項をヒト癌細胞一般にまで拡大して，「該腫瘍細胞として，膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも，当業者が容易になし得たことである。」（８頁），「Ｈ１９プロモーター及び／又はＨ１９エンハンサーが，・・・膀胱癌細胞で高度に，優先的に又は排他的に発現させ，・・・ることは，本件優先日前既に公知となっていた文献に基づいて，当業者は容易に予測することができたことである。」（１２頁）との審決の判断には誤りがある。ウ結局，審決がした相違点(ii)に係る構成の容易想到性判断には誤りがある。(3)前記のとおり，Ｈ１９エンハンサーは腫瘍組織の別に応じて活性を有し（組織特異的），本件優先日当時，Ｈ１９遺伝子の調節配列を利用したベクターが膀胱癌の治療に効果があるかは不明であった。本願発明１の発明者は，Ｈ１９プロモーター，Ｈ１９エンハンサーを含む調節配列により，腫瘍細胞を傷害し得る異種配列（導入遺伝子）を発現させるベクターが，膀胱癌の治療に効果を有するという知見を初めて見出したのであって，かかる作用効果は引用例からは予測し得ない格別顕著なものである。
すなわち，本件優先日の後においてすら，大部分の腫瘍特異的プロモーターの活性が低いというのが当業者の技術常識であったのに，Ｈ１９プロモーターは，本件優先日ころ当時において強力なプロモーターとして公知のＳＶ４０，ＣＭＶに匹敵するか，又はより高い活性を有している。引用例６の図５には，ＴＫプロモーターの遺伝子構築物（ｐＴＫ）の方がＨ１９プロモーターの遺伝子構築物（ｐＨ１９）よりもＣＡＴ活性が高いことが記載されているから（前者の方が後者よりもバンドが大きく，より濃い。），同図に接した当業者であれば，Ｈ１９プロモーターは，多くの細胞腫において低ないし中程度の発現活性しか有しないＴＫプロモーターよりも活性が低いものと認識するはずであるが，実際には，生体で導入遺伝子（外来遺伝子）を発現させることができ，さらに生体で癌治療が可能なほど活性（発現効率）が高かったのであって，当業者が引用例からかかる顕著な効果を見出すことは困難である。
また，引用例５，６の記載からは，Ｈ１９プロモーターが導入遺伝子を発現させることができるのは，内因性のＨ１９遺伝子が発現している細胞（株）に限られるとも推測されるところ，本願発明１の発明者は，膀胱腫瘍胞株を用いて実験し，内因性のＨ１９遺伝子が発現していないＥＪ２８，Ｔ２４Ｐ，ＵＭ－ＵＣ－３等でも導入遺伝子を発現させることに成功し，肝腫瘍細胞の場合とは全く異なる成果を得たのであって，膀胱癌と肝臓癌とを同視して本願発明１の予想外の顕著な効果を看過した審決の進歩性判断には誤りがある。


なお，原告は審判の段階で参考資料を提出して本願発明１の顕著な効果を説明したが，審決は出願後に公表された論文等であるとしてこれらを参酌しなかった。本願明細書には本願発明１のベクターが奏する効果を認識できる記載がされているから，上記参考資料を参酌しなかった審決は誤りである。すなわち，審判での参考資料１，２，４，１０（甲１０，１１，１３，１９）によれば，ジフテリア毒素（ＤＴ－Ａ）に機能的に連結されたＨ１９調節配列を含む本願発明１のベクターは，膀胱癌治療に対して格別顕著な優れた効果を奏するとともに，副作用が見られず安全性が高いということができる。
結局，本願発明１は引用発明１等からは予測することができない格別有利な作用効果を奏するのであって，これを看過して本願発明１の進歩性を否定した審決の判断には誤りがある。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１に対し
(1)原告は，本願発明１の「調節配列」があたかもＨ１９エンハンサーに限定されるかのように主張するが，本願発明１の「調節配列」にはＨ１９プロモーターを単独で使用する態様が含まれるから，Ｈ１９エンハンサーを使用する態様に限定されない。したがって，本願明細書でＨ１９エンハンサーが膀胱腫瘍細胞に対して活性を有することが開示されているとしても，引用発明１の「発現シグナル」が本願発明１の「調節配列」に相当するとして誤りはない。また，仮に本願発明１の「調節配列」がＨ１９エンハンサーを意味するとしても，一般にエンハンサーがプロモーターと協働して遺伝子の転写を活性化させるという周知の遺伝子学的知見及び引用例３，５の記載に照らせば，当業者が膀胱腫瘍細胞に対しＨ１９プロモーターに加えＨ１９エンハンサーを利用することは容易になし得ることであるから，引用発明１の「発現シグナル」が本願発明１の「調節配列」に相当するとして誤りはない。引用例３の表では膀胱腫瘍細胞でＨ１９遺伝子が発現することが示されているから，Ｈ１９エンハンサーが組織特異的で，肝腫瘍細胞ＨｅｐＧ２等で機能せず，内因性のＨ１９遺伝子を発現しないとしても，当業者がＨ１９エンハンサーを利用することは何ら妨げられないし，引用例５の図６でも，Ｈ１９プロモーターをＡＦＰエンハンサーやＨ１９エンハンサーと組み合わせて機能させ，Ｈ１９遺伝子を発現させることが示されているから，Ｈ１９エンハンサーの利用の着想に至ることも容易で，その効果も示されているからである。(2)本願発明１の特許請求の範囲では，単に「ベクター」と特定されているのみでウイルスベクターも含まれるから，本願発明１の「ベクター」が非ウイルスベクターであることを前提とする原告の主張は失当である。また，本願発明１では作用機序等に係る特定がされていないし，甲第１号証の請求項１１がウイルス感染によって呈される特有の核抗原を利用してプロモーターを誘導するものであるとしても，引用発明１（甲１の請求項１）は，核抗原を利用するものではないから，作用機序等の相違をいう原告の主張は失当である。
(3)結局，審決がした一致点の認定に誤りはなく，相違点の看過も存しない。
２取消事由２に対し
(1)ア当業者であれば，所望の特性を有するプロモーターがあれば，必要な活性を示すか否か，その使用の可否を検討するものであり，ある遺伝子のプロモーターが実際に治療に使えるほどに導入遺伝子を発現できるような高活性なプロモーターであるとは限らなくても，それが腫瘍細胞で特異的に発現していれば，その使用を躊躇するものではない。いったんｍＲＮＡ転写酵素がプロモーターに結合して遺伝子の転写が開始されれば，その対象が同種の遺伝子であるか異種の遺伝子であるかにかかわらず，発現活性を示すことは当業者の技術常識である。引用例３の表１等では，Ｈ１９遺伝子が腫瘍細胞で特異的に発現することが記載されており，Ｈ１９プロモーターが機能していた（十分な発現活性を示した）ことは明らかであるから，当業者がその調節配列の使用を検討することに何ら論理的無理はない。Ｈ１９遺伝子は癌（腫瘍）で特異的に発現するものである一方，必ずしも癌の全てにおいて発現するというわけではないことは，引用例３の表３にあるとおり，既に知られている事項である。当業者が癌の治療にＨ１９調節配列を利用しようとするときは，まずはＨ１９遺伝子の発現している癌を治療の対象とするのが通常である。導入遺伝子発現において非常に重要な要素であるプロモーターが機能しているという事実は，膀胱腫瘍細胞において導入遺伝子を発現させる上でＨ１９プロモーターに対する興味を抱かせるものであって，当業者の興味を何ら阻害するものではない。Ｈ１９遺伝子の発現が見られない癌や腫瘍細胞ＨｅｐＧ２，Ｇ４０１があるとしても，Ｈ１９調節配列を利用することは何ら阻害されない。審決がＨ１９遺伝子が発現しなかった例として，ＨｅｐＧ２やＧ４０１を認定しなかったとしても，進歩性判断の結論に影響するものではない。
イ原告は，ＡＦＰプロモーターやＣＥＡプロモーターの活性が低く，生体内での抗腫瘍効果を示した研究成果はほとんど存在しなかったなどと主張するが，原告が提出する甲第３２ないし第３５号証は本件優先日以後に公知となった文献にすぎず，本件優先日当時，一般に腫瘍特異的プロモーターの発現活性が低かったことが当業者の技術常識であったとはいえない。当業者において，従来の腫瘍特異的プロモーターよりも発現活性が高くなければ遺伝子治療への使用をしなかったとの事情はなく，ＡＦＰプロモーターやＣＥＡプロモーターでさえ，癌に対する遺伝子治療への使用が検討されているのであって（甲２２），当業者が本件優先日前に公知のＨ１９プロモーターについて，条件次第で癌の遺伝子治療に使用できる可能性に期待して，その使用を試みることは当然である。なお，ＡＦＰプロモーターによる導入遺伝子の発現がＡＦＰを過剰発現している腫瘍に制限されるとしても，ＡＦＰが腫瘍細胞でのみ発現していることに変わりはないから，ＡＦＰプロモーターによる導入遺伝子の発現が正常細胞では行われず成人の腫瘍細胞で優先的に行われていることは否定されない。


ウ審決は，Ｈ１９遺伝子の発現を調節するＨ１９プロモーターが本件優先日前に公知であることを示すために引用例５を引用したものにすぎず，Ｈ１９エンハンサーの活性の有無とは関係がない。また，前記のとおり，本願発明１の「調節配列」にはＨ１９プロモーターのみの態様のものも含まれるから，Ｈ１９エンハンサーの活性に関する原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものにすぎない。
引用例６では，好ましい作用効果を奏するプロモーターとしてＴＫ（チミジンキナーゼ）プロモーターが取り扱われているところ（正の対照例），図５Ａでは，Ｈ１９プロモーターが肝腫瘍細胞Ｈｅｐ３ＢにおいてＴＫプロモーターと同等か，ＴＫプロモーターよりもやや低い発現活性を示すことが記載されている。したがって，引用例６の記載は，Ｈ１９プロモーターを採用する動機になりこそすれ，これを阻害する事由になるものではない。
エ本願発明１の特許請求の範囲では，Ｈ１９遺伝子が内因性か外因性か特定されていないから，内因性のＨ１９遺伝子を発現していない腫瘍細胞でも導入遺伝子を発現させることができたかどうかは，特許請求の範囲の記載に基づかないものにすぎない。また，審決は，内因性のＨ１９遺伝子を発現する膀胱癌，膀胱腫瘍細胞について，本願発明１の容易想到性を肯定したものであって，その判断に誤りはない。
オＨ１９プロモーターがプロモーターＳＶ４０やＣＭＶよりもさらに高活性であることを裏付ける証拠はなく，本願明細書の実施例６の記載からはＨ１９プロモーターの活性はＳＶ４０よりも低いことが窺われる（Ｈ１９エンハンサーを使用せず，Ｈ１９プロモーターのみを利用した場合で，ＳＶ４０の数分の１程度）。本願明細書には，Ｈ１９プロモーターがＣＭＶよりも高活性であることが記載も示唆もされていない。本件出願後に公表された文献にすぎず，参酌できない甲第１７号証においても，正常組織でも常時（constitutive）発現させるプロモーターＣＭＶよりも，腫瘍特異的に発現させるＨ１９プロモーターの方が有利であることが示されているにすぎず，Ｈ１９プロモーターがＣＭＶよりも高活性であることは記載されていない。そうすると，当業者の予測に反してＨ１９プロモーターがＳＶ４０やＣＭＶよりもさらに高活性である旨の原告の主張は理由がない。また，そもそも本願明細書中に生体内（インビボ）での格別顕著な効果が記載されているとはいえないが，本願発明１は生体内での使用に限定されたものではなく，試験管内での使用（インビトロ）も含むものであるし，生体内でプロモーターが機能しない現象（サイレンシング）が起きるとしても，本願発明１の進歩性判断に何ら影響しない。そもそも，本件優先日当時，サイレンシングが当業者に広く知られていたとはいえないし，上記当時，既に，プロモーターを利用して導入遺伝子を発現させる技術は当業者の常套手段になっていたから，上記当時，仮に生体内でサイレンシング等により所望の結果が得られない可能性があったとしても，当業者はＨ１９プロモーターを用いて導入遺伝子を発現させることを試みたはずである。カ従来，癌（腫瘍）に対して毒性遺伝子を導入して，腫瘍（癌）細胞を殺そうというアイデアが生まれたが，腫瘍細胞だけでなく正常細胞にも毒性遺伝子が導入されれば，正常細胞も死に至ることになる。しかし，腫瘍細胞において特異的に働く調節配列を用いれば，腫瘍細胞では毒性遺伝子が発現し，腫瘍細胞は死に至るが，正常細胞では毒性遺伝子の発現は抑制され，死なないことになる。引用例１はこのような手法を利用した本件優先日前に公知の技術であるところ，審決は，腫瘍細胞とＨ１９遺伝子発現の活性化との関連が引用例３に記載され，またＨ１９プロモーター領域が引用例４ないし６に記載されていることから，上記公知技術の毒性遺伝子の調節配列として，「Ｈ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは，当業者が容易に想到し得ることである。そして，該Ｈ１９遺伝子のプロモーターは・・・当業者が容易に利用できるものに過ぎない」としたものであって，審決の判断に誤りはない。
(2)ア審決は，Ｈ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターが本件優先日前に既に公知であったことを示すために引用例４ないし６を引用したのであって，これらの引用例の技術的課題が膀胱癌の治療と異なることは，引用発明１への適用の動機付けを否定しない。
イ引用例３の表１の腎臓組織の「腫瘍」欄には「４／７ウィルムス腫瘍の芽体＋」と記載されており，ウィルムス腫瘍７つのうち４つでＨ１９遺伝子が発現し，３つで発現しなかったことが示されている。同じウィルムス腫瘍においてもＨ１９遺伝子が常に発現するわけではなく，発現する場合と発現しない場合があること自体は何ら不自然ではない。他方で，引用例３には，健康な成人の膀胱粘膜ではＨ１９遺伝子が発現しない一方，「膀胱癌＋」の「４／２４ステージⅠ，１３／２０ステージⅡ，１４／２４ステージⅢ」ではＨ１９遺伝子が発現していることが記載されており，正常な膀胱の細胞ではＨ１９遺伝子を発現しないが，癌を発症するとＨ１９遺伝子を発現することが示されているから，Ｈ１９プロモーターが膀胱腫瘍細胞でＨ１９遺伝子を高度に発現させることは明らかである。引用例５で言及されているヒト肝腫瘍細胞Ｈｅｐ３Ｂ以外であっても，内在性のＨ１９遺伝子が発現している細胞であれば，Ｈ１９プロモーターが機能していると推測できるから，引用例５の記載事項を少なくとも内在性のＨ１９遺伝子を発現している腫瘍細胞（癌細胞）にまで拡張することは可能である。乙第４号証（P.Ohanaほか著「The   expressionof    theH19    geneand    itsfunction    inhumanbladder    carcinomacell    lines」，１９９９年（平成１１年）発行FEBS   LettersVol.454，８１～８４頁）には，肝臓癌においてＨ１９エンハンサーが発現を上昇させることが記載されており，機能を発揮するに十分な長さのエンハンサー領域を使用すれば肝臓癌でも発現促進効果を奏することは明らかである。Ｈ１９エンハンサーの増強効果が肝臓癌と膀胱癌とで異なるという原告の主張は疑わしい。ウ結局，「該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも，当業者が容易になし得たことである。」とした審決の相違点(ii)に係る構成の容易想到性判断に誤りはない。


(3)本願当初明細書の実施例である９節（段落【００７７】，【００７８】）では，膀胱腫瘍モデルマウスにおけるＨ１９調節配列を使用した遺伝子療法の一般的な方法が記載されているにとどまり，マウスに実際に投与する際の具体的手法等について記載されていない。実験結果についても，「マウスの実験群内の膀胱腫瘍は，対照群内の膀胱腫瘍と比較し，腫瘍の大きさが減少し壊死する」という記載がなされているにとどまり，具体的な腫瘍の計測結果や壊死の状況は一切記載されておらず，実験結果を客観的に確認できない。そして，９節では，他の実施例には存在する「結果と考察」欄が記載されていない上に，他の実施例では過去形で実験結果が記載されているのとは対照的に，現在形で実験結果が記載されており，実際に実験が行われたか疑問である。原告が真に実験を行っていれば，容易にその結果を本願当初明細書に記載できたはずであって（P.Ohanaほか著「USEOF   H19REGULATORYSEQUENCESFORTARGETED   GENETHERAPYIN   CANCER」，２００２年（平成１４年）発行Int.J.Cancer   Vol.98，６４５～６５０頁，乙６参照），本願明細書の作用効果の記載（段落【００７８】）は，いわば願望を記載したものにすぎない。原告が参考文献として提出する文献がいずれも本件出願後のものであるのは，この証左である。かかる具体性を欠いた記載をもって発明の作用効果を開示したものとすることは，何らの実験による確認無しに，憶測のみで多数の可能性について特許出願し，出願後に確認を行い初めて効果があると判明した部分について，その後参考文献や実験成績証明書と称してデータを提出することにより特許権を取得することを許す結果となって，出願当初から十分な確認データを開示する第三者との間に著しい不均衡を生じ，先願主義の原則にも悖るし，発明の公開の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨に反する。
したがって，審決に本願発明１の格別有利な作用効果の看過は存しない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明１と本願発明１との一致点及び相違点の認定の誤り）
について
(1)本願明細書（甲７）の段落【００１５】には，「本明細書中に記載されているのは，異種コード配列の腫瘍細胞特異的な発現を指令するために使用できるＨ１９調節配列である。これらの調節配列には，上流のＨ１９プロモーター領域および／または下流のＨ１９エンハンサー領域が含まれる。」との記載があるから，本願発明１の特許請求の範囲にいう「調節配列」が，細胞外から導入される遺伝子配列である異種コード配列（異種配列）を腫瘍細胞に特異的に発現させる指令をするために使用される配列であって，ベクター中に異種配列と機能的に連結され，ベクターが腫瘍細胞に導入された際に，腫瘍細胞内で当該異種配列の発現を指令するものであることが明らかである。
他方，引用例１（特表平９－５０４９５５号公報，甲１）の６頁には，「本発明は実際に，腫瘍細胞中での選択的なある種の遺伝子の発現を指令することが可能なベクターを提供する。本発明は具体的には，転写制御のためのある種のシグナルは腫瘍細胞内で特異的に活性を示すこと（もしくは活性化される），およびそれらを異種遺伝子の選択的発現に用いることが可能であることの論証に基づいている。本発明は更に，アデノウイルスが腫瘍細胞内の治療用遺伝子の輸送および発現に特に有効なベクターを構築するという論証からの成果でもある。具体的にはアデノウイルスはそれらが感染する細胞のゲノム内には組み込まれないという利点，つまりその細胞内で非常に安定な様式で保持されるという利点を有しており，そのため持続性治療効果を取得し，かつ非常に広い宿主域を有することが可能であり，このことによりいずれかの種類の細胞にも影響を及ぼす腫瘍の治療への適用が可能となる。それに加えて組換えアデノウイルスを高力価で取得することが可能であり，このことにより高い感染多重度での作業，および細胞当たりの多コピーの異種遺伝子の組込みが可能となる。本発明は更に，アデノウイルスタイプのウイルス類は，そのようなプロモーターを含む異種配列の組込み，それらの配列の腫瘍細胞内への転移，および特異的シグナルの制御下に置かれる所望される遺伝子の発現が直接腫瘍内で可能であるという論証にも基づいている。従って本発明の第一主題は，腫瘍細胞内で特異的に活性を示す発現シグナルの制御下に異種ＤＮＡ配列を含む欠損組換えアデノウイルスである。」との記載があるから，引用発明１のベクターも，腫瘍細胞で特異的（選択的）に活性を示す「発現シグナル」の制御下で，異種配列（異種ＤＮＡ配列）を発現させるものである。したがって，引用発明１にいう「発現シグナル」も，異種配列の発現を制御（指令）するものであって，ベクター中で異種配列と機能的に連結されているから，本願発明１にいう「調節配列」と果たす機能が共通である。そうすると，「引用例１の・・・『腫瘍細胞内で特異的に活性を示す発現シグナル』は，本願発明１の（腫瘍細胞において配列を発現させる）『調節配列』に相当する。そして，引用例１の・・・この異種ＤＮＡ配列は，発現シグナルである調節配列に機能的に連結されているといえる。さらに，引用例１の・・・『欠損組換えアデノウイルス』は，・・・『腫瘍細胞内で特異的に活性を示す発現シグナルの調節下に異種ＤＮＡ配列を含む』ものであり，・・・癌における遺伝子治療のための組換えベクターであるから，本願発明１の『腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター』に相当する。」とした審決の判断に誤りはなく，審決がした本願発明１と引用発明１の一致点，相違点の認定に誤りはない。
(2)原告は，ヒト肝腫瘍細胞株ＨｅｐＧ２では不活性であるＨ１９エンハンサーの膀胱癌における特性を考慮することなく，本願発明１にいう「調節配列」が引用発明１の「発現シグナル」に相当するとした審決の判断は誤りであると主張するが，前記(1)のとおり，本願発明１にいう「調節配列」と引用発明１の「発現シグナル」とはその機能が共通であるから，原告がいうＨ１９エンハンサーの特性を考慮しても，審決の判断に誤りがあるとはいえない。


また，原告は，本願発明１のベクターは非ウイルスベクターであり，引用発明１のアデノウイルスベクターとは，その作用機序も効果も異なるなどと主張する。しかしながら，本願明細書の段落【００４７】には，「細胞内への核酸のin   vivo導入のための好ましいアプローチは，Ｈ１９調節配列の制御下で特定の細胞障害性遺伝子といった核酸を含有するウイルスベクターを使用することによるものである。ウイルスベクターでの細胞の感染は，ターゲティングされた細胞の大部分が核酸を受理できるという利点をもつ。さらに，例えば，ウイルスベクター内に含まれたｃＤＮＡによりウイルスベクター内でコードされた分子は，ウイルスベクターの核酸を取込んだ細胞の中で効率良く発現される。ここで開示されている方法及び組成物を用いて送達され得る適切なベクターとしては，単純ヘルペスウイルスベクター，アデノウイルスベクター，アデノ関連ウイルスベクター，レトロウイルスベクター，仮性狂犬病ウイルス，アルファヘルペスウイルスベクターなどが含まれるが，これらに制限されるわけではない。」との記載があるから，本願発明１においてもウイルスをベクターとする構成が含まれることは明らかで，例えばプラスミドといった非ウイルスベクターを前提とする原告の上記主張は失当である。なお，引用例１の１０頁には，「既述のようにこの異種ＤＮＡ配列は，腫瘍細胞中で特異的に活性を示す発現シグナルの制御下に置かれる。このような様式では，用いられる遺伝子は，そのウイルスが実際に腫瘍細胞を感染した場合にのみ発現され，かつその効果を生じる。本発明の好ましい態様ではそれらの配列は，腫瘍の原因となるかもしくは腫瘍に関連するウイルスの存在により誘導されるかもしくはその存在下で活性を示す発現シグナルである。エプスタイン－バール（Epstein-Barr）ウイルス（ＥＢＶ）もしくはパピローマウイルスにより誘導可能な発現シグナルを本発明の構造内で用いることが更に一層好ましい。」との記載があり，１１頁には，ＥＢＶウイルスやパピローマウイルスのプロモータに関する記載に続けて，「これらのプロモーターは正常細胞中では不活性であり，かつ腫瘍細胞では活性を示す発現シグナルであってもよい。具体的には，α－フェトプロテインプロモーター（・・・），もしくはＩＧＦ－ⅡのＰ３プロモーター（・・・）は肝臓癌の場合においてのみ成人に活性を示し，これらを本発明の構成内で使用することが可能である。ホルモン依存性もしくはホルモン関連性腫瘍（例えば，乳癌もしくは前立腺癌）の場合においては，ホルモンにより誘導されるプロモーターを使用することも可能である。」との記載があるから，引用例１においては「発現シグナル」として使用可能なものが種々記載されているということができ，引用例１がウイルス感染が発症の原因となったり，ウイルスが発症に関連するタイプの腫瘍（癌）のみを対象として解決手段を提供したりするものということはできないし，腫瘍を傷害する戦略や作用機序等の相違ゆえに前記(1)の結論が左右されるものではない。
２取消事由２（相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り）について(1)ア癌についての一般的な文献である横田淳編「癌化のメカニズムを解く」（１９９８年（平成１０年）１０月株式会社羊土社発行，甲３７）には，「癌遺伝子治療の戦略」の「ａ）自殺遺伝子治療」につき，「ＨＳＶ－ｔＫ，シトシンデアミナーゼ（ＣＤ），ＶＳＶ－ｔＫなどを癌細胞に導入し，後にその遺伝子によって活性化される細胞傷害性プロドラッグを投与して癌細胞を死滅させようとする戦略が自殺遺伝子治療である。主に，脳腫瘍，卵巣腫瘍などに用いられているが，今のところ効果は一時的であって，延命につながったという報告はなされていない。」（１１３，１１４頁）との記載があり，また「今後の課題」の「２）癌特異的遺伝子発現」につき，「癌細胞でのみ発現させるような工夫がなされれば，それは代替案となりうる。実際，αｆｅｔｏタンパク質のプロモーターを目的とする遺伝子に結合させると，同タンパク質を発現している肝癌細胞でのみ遺伝子が発現することが報告されている。同様なことはＣＥＡプロモーターを使っても検討されている。しかし，こういった癌特異的プロモーターは，ほかのプロモーターに比べて一般に活性が低いために，いずれも臨床応用までには至っていない。」（１１９，１２０頁）との記載があり，「３）発現の増強」につき，「単に癌細胞において特異的に遺伝子が発現されるのみならず，十分な活性として遺伝子が発現される必要がある。例えば，自殺遺伝子，ＨＳＶ－ｔＫ遺伝子はタンパク質量として十分に発現していなければ細胞を傷害するに至らないとされている」（１２０頁）との記載がある。また，癌研究に係る文献であるキジマタカシほか著「Applicationof    theCre    Recombinase/loxPSystemFurtherEnhances    AntitumorEffects    inCell    Type-specificGene    TherapyagainstCarcinoembryonicAntigen-producingCancer」（１９９９年（平成１１年）１０月発行CANCERRESEARCH５９巻，甲３９）にも，「Aconsiderable   numberofstudies   ofcancerhaveshownthat   thecelltype-specific   promoterisan   effectivetoolfor   selectiveexpressionofforeigngenes   intumorcells.   However,fewreports   havedemonstratedsignificant   invivoantitumoreffectsusing   thisstrategythus   far,possiblybecause   thelowactivity   ofsuchapromoterresultsin   insufficientexpressionof   genesincancer   cellsaswell   asininsignificantantitumoreffects,    evenwhen    thecells    areinfected    byhighly    efficientgene    transfermethods.To    overcomethis    problem,we    usedthe    Cre/loxPsystem    forthe    celltype-specificgenetherapy   againstcarcinoembryonicantigen   (CEA)-producingcancer.」（相当な数の癌に関する研究が，細胞型特異的プロモーターが腫瘍細胞における外来遺伝子の選択的発現に効果的な道具であることを示している。しかしながら，現在までに，たとえ細胞が高効率な遺伝子導入法によって感染された場合でさえも，この戦略を用いて十分なインビボでの抗腫瘍効果を示した報告はほとんどない。これはおそらくそのようなプロモーターの低い活性が，腫瘍細胞中での不十分な遺伝子発現および不十分な抗腫瘍効果という結果を生じさせるためである。この問題を克服するために，我々はＣｒｅ／ｌｏｘＰシステムをＣＥＡ産生腫瘍に対する細胞型特異的遺伝子治療のために使用した。）との記載（４９０６頁）がある。そして，遺伝子   治療の   概況に   係る一   般的な   文献で   あるInder    M.Verma   ほか著   「Genetherapy-promises,problemsand   prospects」（Nature３８９巻，１９９７年（平成９年）９月発行，甲４０）には，導入遺伝子発現の困難性について，次のとおりの記載がある。
・２３９頁
「Inprinciple,gene   therapyissimple:    ・・・Inpractice,considerable   obstacleshaveemerged.」（原理上は，遺伝子治療は単純である：・・・現実には，相当数の障害が明らかになってきた。）


「Butthe    problems-    suchas    thelack    ofefficient    deliverysystems,    lackofsustainedexpression,and   hostimmunereactions   –remainformidable   challenges.Althoughmore    than200    clinicaltrials    arecurrently    underwayworldwide,    withhundredsofpatients   enrolled,thereis   stillnosingle   outcomethatwe   canpointtoasasuccess   story.」（しかしながら，効率的な遺伝子送達システムの欠如，持続的な発現の欠如及び宿主の免疫反応といった問題が大変な課題として残っている。２００余例の臨床試験が現在のところ世界中で進行中であり，何百人という患者が登録済みであるが，我々が成功例であると指摘することのできるただ１つの結果すらない。）
「TheAchillesheel   ofgenetherapy   isgenedelivery,   andthisis   theaspectthatwewillconcentrate   onhere.Thus   far,theproblem   hasbeenan   inabilitytodelivergenesefficientlyand   toobtainsustained   expression.」（遺伝子治療の弱点は遺伝子送達であり，そして，それが我々にここで焦点を当てようとしている特徴である。現在まで，問題は遺伝子を効率的に送達すること及び持続的な発現を得ることが不可能であることである。）
「Mostofthese   approachessufferfrom   poorefficiencyof   deliveryandtransientexpressionofthe   gene.Althoughthere   arereagentsthat   increasetheefficiency   ofdelivery,transientexpression   ofthetransgene   isaconceptual   hurdlethatneeds   tobeaddressed.」（これらのアプローチの大部分は送達効率の低さ及び遺伝子の一過性発現に悩まされてきた。送達の効率を向上させる試薬はあるが，導入遺伝子の一過性発現は対処する必要のある理論的ハードルである。）・２４２頁（「Clinicaltrials」（臨床試験））「Overhalf    ofthe    200clinical    trialsthat    havebeen    launchedin    theUnitedStatesinvolvetherapeutic   approachestocancer.」（米国で開始された２００の臨床試験のうち半分以上が，癌の治療法に関する。）
「Thedisappointing    outcomeprobably    liesin    theinefficient    gene-deliverysystem.」（期待はずれの結果は，おそらく効率の悪い遺伝子送達システムという点にある。）
そうすると，本件優先日（平成９年１０月３日）当時，外来の遺伝子を送達して腫瘍（癌）を傷害する種々の試みがなされていたが，導入遺伝子を発現させるプロモーターの活性が不十分であるなどの理由のため上記発現が困難であったり，宿主の免疫反応が障害になったりするなどして，いずれも十分に成功しておらず，これが当時の当業者一般の認識であったことが認められる。また，インターフェロンのウイルスプロモーターに対する影響に関する論文であるJeromeS.   Harmsほか著「Interferon-γ   InhibitsTransgeneExpression   DrivenbySV40orCMVPromoters   butAugmentsExpression   Drivenbythe   MammalianMHCI   Promoter」（HUMANGENETHERAPY６巻，１９９５年（平成７年）１０月発行，甲３０）１２９１ないし１２９７頁，導入した遺伝子の発現に関する論文であるChristophDehioほか著   「Identificationof    plantgenetic    lociinvolved    ina    posttranscriptionalmechanismformeiotically   reversibletransgenesilencing」（Proc.   Natl.Acad.Sci.   USA９１巻，１９９４年（平成６年）６月発行，甲４１）５５３８頁ないし５５４２，CarloCogoniほか著「Transgenesilencing   oftheal-1   geneinvegetative   cellsofNeurospora   ismediatedby    acytoplasmic    effectorand    doesnot    dependon    DNA-DNAinteractions    orDNAmethylation」（TheEMBO   Journal１５巻１２号，１９９６年（平成８年）発行，甲４２）３１５３ないし３１６３頁及び審決が引用する引用例６（甲６）の１１５ないし１２２頁によれば，本件優先日当時，遺伝子の発現機構が生体内の何らかの作用によって働かず，導入した遺伝子が発現しない現象（サイレンシング）があること自体は，当業者に広く知られており，対応するプロモーター，エンハンサーと外来の遺伝子を導入しても，所望の結果が得られないことがあることが当業者の認識となっていたことが認められる。
イところで，引用発明１は，アデノウイルスに腫瘍特異的に発現させることのできる発現シグナル，例えばα－フェトプロテインプロモーターやＩＧＦ－ⅡＰ３プロモーターを，発現すると毒性のある産物を産生することになる異種配列（遺伝子），例えばチミジンキナーゼ遺伝子（ｔＫ）とともに組み込んでベクターとし，このアデノウイルスベクターを標的となる腫瘍細胞に感染させて，感染後発現した異種配列に係る毒性産物で当該腫瘍細胞を傷害する発明であるところ，審決は，上記α－フェトプロテインプロモーター等の発現シグナルをＨ１９遺伝子の調節配列のうちのＨ１９プロモーターと置き換え（相違点(i)），標的となる癌（腫瘍）として膀胱癌を選択する（相違点(ii)）ことが容易であると判断したものである。としても，引用例１には，「既述のようにこの異種ＤＮＡ配列は，腫瘍細胞中で特異的に活性を示す発現シグナルの制御下に置かれる。・・・本発明の好ましい態様ではそれらの配列は，腫瘍の原因となるかもしくは腫瘍に関連するウイルスの存在により誘導されるかもしくはその存在下で活性を示す発現シグナルである。エプスタイン－バール（Epstein-Barr）ウイルス（ＥＢＶ）もしくはパピローマウイルスにより誘導   可能な   発現シ   グナル   を本発   明の構   造内で   用いる   ことが   更に一   層好ま   しい。・・・これらのプロモーターは正常細胞中では不活性であり，かつ腫瘍細胞では活性を示す発現シグナルであってもよい。具体的には，α－フェトプロテインプロモーター・・・，もしくはＩＧＦ－ⅡのＰ３プロモーター・・・は肝臓癌の場合においてのみ成人に活性を示し，これらを本発明の構成内で使用することが可能である」（１０，１１頁）との記載があるにとどまり，Ｈ１９プロモーターの使用について記載していないし，これが示唆されているともいい難い。ウ引用例３は，癌細胞におけるＨ１９遺伝子の発現に関する論文であり，本願発明の発明者らもその執筆者に名を連ねているものであるところ，その中には次のとおりの記載がある。
・３４頁（「Abstract」（要約））
「TheH19    geneis    animprinted,    maternallyexpressed    genein    humans.It    istightlylinked    andcoregulated    withthe    imprinted,paternally    expressedgene    ofinsulin-likegrowthfactor   2.TheH19   geneproductis   nottranslatedinto   proteinandfunctionsas   anRNAmolecule.   Althoughitsrole   hasbeeninvestigated   formorethanadecade,   itsbiologicalfunction   isstillnot   understoodfully.H19   isabundantlyexpressedinmany   tissuesfromearly   stagesofembryogenesis   throughfetallife,   andisdownregulated   postnatally.Itis   alsoexpressedin   certainchildhoodand   adulttumours.Thisstudy   wasdesignedto   screentheexpression   ofH19in   humancanceranditsrelation   totheexpression   ofH19in   thefetus.
・・・


Results-    TheH19    geneis    expressedin    tumoursarising    fromtissues    whichexpressthisgene   infetallife.   Itsexpressionin   thefetusand   incanceris   closelylinkedwithtissue   differentiation.Conclusions–    Basedon    theseand    previousdata,    H19is    neithera    tumoursuppressorgenenor   anoncogene.Its   productisan   oncofetalRNA.The   potentialuseofthis   RNAasa   tumourmarkershould   beevaluated.」（ヒトにおいて，Ｈ１９遺伝子はインプリンティングされた，母性発現遺伝子である。それはインプリンティングされた父性発現遺伝子であるインシュリン様成長因子２と密接に関連し，そして共に調節されている。Ｈ１９遺伝子産物はタンパク質に翻訳されず，ＲＮＡ分子として機能する。１０年以上にわたってその役割が調べられてきたが，その生物学的機能は依然として完全には理解されていない。Ｈ１９は胚発生の初期段階から胎児期を通じて多くの組織で豊富に発現されており，そして生後，下方制御される。ある種の小児および成人腫瘍においても発現されている。本研究は，ヒト癌におけるＨ１９の発現および胎児におけるＨ１９の発現とのその関係をスクリーニングすることを意図している。
・・・
結果－Ｈ１９遺伝子は，胎児期にこの遺伝子を発現している組織由来の腫瘍において発現されている。胎児および癌におけるその発現は，組織の分化と密接に関連している。
結論－これらのおよび以前のデータより，Ｈ１９は腫瘍抑制遺伝子でも腫瘍遺伝子でもない。その産物は癌胎児性ＲＮＡである。腫瘍マーカーとしてこのＲＮＡを使用できる可能性が検討されるべきである。）・３５頁表１
尿路上皮組織（Urothelium）につき，「胎芽葉」が「骨盤内中胚葉（Mesoderm），膀胱内尿管内胚葉（Endoderm）」であること，胎児（Fetus）においてＨ１９遺伝子の発現が見られたこと，「肥厚化，異形成，前癌状態」については原発性腫瘍（Carcinomainsitu）でＨ１９遺伝子の発現が見られたことが記載され，また同組織の「腫瘍（Neoplasia）」の欄に，２４例のステージⅠの膀胱癌の４例，２０例のステージⅡの膀胱癌の１３例，２４例のステージⅢの膀胱癌の１４例で，それぞれＨ１９遺伝子の発現が見られたことが記載されている。
・４１頁（「Results」（結果））
「Urinarytract
Thetransitionalmucosa   oftheurinary   tractinthe   fetusabundantlyexpressedH19.No    expressionwas    foundin    theadult    bladdermucosa.    Samplesof    bladdercarcinomawereselected   atrandomfrom   thefilesof   theDepartmentof   Pathologyandwere    examinedfor    expressionof    H19,which    wascorrelated    withthehistologicalgradeof   thetumour.H19   wasexpressedin   four(16%)of   24gradeI,   in13(65%)of   20gradeII,   andin14   (58%)of24   gradeIIIpapillary   transitionalcellcarcinomasofthe   urinarybladder(p   =0.0027,Pearson    χ２).H19was    alsoexpressedin    10(71%)   of14   samplesof   carcinomain    situoftheurinarybladdermucosa,   mostofwhich   weretakenfrom   sitesadjacentto   invasive
cancer.
Selectedrecurrentbiopsy   specimensofseven   patientswithgrades   I-IIbladdercarcinomawereexamined   forH19expression.   Twotoseven   specimensfromeachpatient(average4.4)   werestudied.Three   patientshadmultiple   recurrences,butprogressionandinvasion   didnotoccur   duringthecourse   ofthedisease.   H19wasnotexpressedin   anyofthe   biopsyspecimensof   thesepatients.In   fourpatients,progressiontoinvasive    tumouroccurredduring    thecourse    ofdisease.    Intwo   ofthesepatients,H19   expressionwasevident   intumourcells,   eitherfromthe   firstbiopsyspecimen(one   patient),orwith   progressiontoinvasive   cancer.UsingISH,    expressionof    H19was    notdetected    inany    ofthe    sevenbiopsyspecimensofpatients   withchroniccystitis   (interstitialoreosinophilic).」
（尿路
胎児の尿路の移行粘膜は豊富にＨ１９を発現した。成人の膀胱粘膜においては発現は認められなかった。膀胱癌サンプルはランダムに病理学専攻のファイルから抽出し，Ｈ１９の発現を調べたところ，腫瘍の組織学的グレードと相関があった。Ｈ１９は，２４例の悪性度Ｉの膀胱の乳頭移行上皮細胞腫瘍うち４つ（１６％），２０の悪性度Ⅱのうち１３（６５％），悪性度Ⅲの２４例のうち１４（５８％）において発現した（ｐ＝０．００２７）。Ｈ１９は膀胱粘膜上皮内癌，そのほとんどは浸潤癌に隣接した部位から採取したが，１４のうち１０例（７１％）で発現していた。悪性度ＩないしⅡの膀胱癌をもつ７人の患者の再発生検標本を選び，Ｈ１９の発現を調べた。それぞれの患者から２ないし７つ（平均４．４）の標本を調べた。３人の患者は複数再発を経験していたが，進行，浸潤は病気の経過中に起こっていなかった。Ｈ１９は，これらの患者の生検標本のいずれにも発現していなかった。４人の患者では，浸潤性腫瘍への進行が疾患経過中に発生した。このなかの２人の患者では，最初の生検標本（１例）あるいは浸潤癌の進行とともに，腫瘍細胞におけるＨ１９の発現が明らかになった。ＩＳＨを用いても，慢性膀胱炎（間質性あるいは好酸球性）の患者の７つの生検標本のいずれにおいてもＨ１９の発現は認められなかった。）・４３頁（「Discussion」（考察））


「H19wasfirst   describedasa   genetranscribedin   endodermalandmesodermaltissues.Forconvenience,   wehaveclassified   thetissuesand   organsaccordingtotheoriginalembryonic   germlayers.One   shouldremember,however,   thattissuesoriginatingindifferent   germlayersmay   maturealongthe   samelineof   differentiation.Weconcludethat   withregardto   H19expressionthe   dominantfactoris   probablydifferentiation.For    example,the    transitionalepithelium    ofthe    urinarytract    isderivedfrom    theendoderm    (thehindgut)    inthe    bladderand    fromthe    mesoderm(mesonephricduct)in   theuretersand   pelvicalycealsystem.We   haveshownthatH19is    abundantlytranscribed    inthe    transitionalepithelium    ofall    partsof    theurinarytractin   fetallifeand   intransitionalcell   carcinomasarisingfrom   it.」（Ｈ１９は当初，内胚葉と中胚葉組織で転写される遺伝子として述べられていた。分かりやすくするために，我々は組織と器官をもともとの胚葉層に従って分類した。しかしながら，異なる胚葉由来の組織も同じ分化の経路を辿って成熟しうることを忘れてはならない。我々は，Ｈ１９の発現に関する支配的因子は恐らく分化であると結論づけた。たとえば，尿管の移行上皮は膀胱内胚葉（腸）や尿管－腎盂腎杯システムの中胚葉（中腎管）から派生する。我々は，胎児期における尿管のすべての部分の移行上皮において，またそこから派生する移行上皮癌においてＨ１９が豊富に発現することを示した。）
そうすると，引用例３においては，母性発現遺伝子で，タンパク質に翻訳されず，胚形成から胎児期までの間は豊富に発現するが成人の正常細胞では発現が低く制御されるＨ１９遺伝子が，種々の腫瘍（癌）組織において発現していること，膀胱腫瘍（癌）についてもその発現が見られ，腫瘍（癌）の悪性度の進行に伴って発現が見られる割合が大きくなる（ステージⅡ，Ⅲで６割前後，進行した腫瘍である浸潤癌に隣接した膀胱粘膜上皮内癌では７割程度）ことが開示されているということができる。だとすると，引用例３の記載からは，進行した膀胱腫瘍（癌）細胞においてはもともと細胞内に存在する，すなわち内因性のＨ１９遺伝子が発現している蓋然性が高く，同遺伝子がプロモーター及びエンハンサーを機能させる手掛かりとして有望であるといい得るものである。
しかしながら，前記のとおり，本件優先日当時，外来の遺伝子を導入して腫瘍（癌）を傷害するのは，プロモーターの活性が不十分であるなどの理由のため困難であるというのが当業者一般の認識であった上，Ｈ１９遺伝子の生物学的機能は完全には解明されていなかったものである。また，引用例３の表１は，種々の腫瘍においてＨ１９遺伝子の発現の有無の状況が異なることを示すものであることが明らかであるところ，同表には，７例の腎臓のウィルムス腫瘍（癌）のうち４例でＨ１９遺伝子の発現が見られ，また４例の腎細胞癌（腫瘍）ではＨ１９遺伝子の発現が見られなかった旨の記載があるが，引用例６の１１８頁には，ウィルムス腫瘍細胞株であるＧ４０１ではＨ１９遺伝子の発現が見られない旨の記載があり，同一臓器の癌（腫瘍）であっても，Ｈ１９遺伝子の発現には差異があることが分かる。そうすると，引用例３にＨ１９遺伝子の発現の状況が記載されているとしても，この記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明１に適用して，腫瘍（癌）の傷害という所望の結果を当業者が得られるかについては，本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かったというべきである。したがって，引用発明１に引用例３記載の発明ないし技術的事項を適用しても，本件優先日当時，当業者にとって，引用発明１のα－フェトプロテインプロモーター等の発現シグナルをＨ１９遺伝子の調節配列のうちのＨ１９プロモーターと置き換え（相違点(i)），標的となる癌（腫瘍）として膀胱癌を選択する（相違点(ii)）ことが容易であると評価し得るかは疑問であるといわなければならない。
エ引用例４はＨ１９遺伝子の５'隣接領域の遺伝子配列等を開示する論文にすぎず，引用例５もＨ１９遺伝子のプロモータードメインやエンハンサードメインの構造等を開示する論文にすぎず，引用例６も，Ｈ１９遺伝子に係るゲノミック・インプリンティングの機序等を明らかにするために，Ｈ１９プロモーターをメチル化してその活性がどの程度抑制されるかという事項等を開示する論文にすぎないのであって，被告主張によっても，Ｈ１９遺伝子のプロモーターが本件優先日当時に当業者に公知であったことを示すために審決が引用したにすぎないものである。そうすると，引用例４ないし６に記載された発明ないし技術的事項を引用発明１に適用して，相違点(i)及び(ii)に係る構成に至る動機付けに欠けるし，かように適用したとしても，本件優先日当時，当業者において相違点(i)及び(ii)を解消することは容易でないのであって，引用例４ないし６によって前記ウの結論が左右されるものではない。
したがって，引用発明１に引用例３ないし６記載の発明ないし技術的事項を適用しても，本件優先日当時，当業者にとって，相違点(i)，(ii)に係る構成に想到することが容易であるといい得るかは疑問である。
(2)加えて，本願明細書の段落【００７８】には，化学的に膀胱腫瘍を発症させたマウスに対し，Ｈ１９調節配列を使用した遺伝子療法を施した実施例につき，「対照及び実験群の間で，腫瘍のサイズ，数及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は，マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のＨ１９の発現と同時局在化することがわかる。さらに，マウスの実験群の膀胱腫瘍は，マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり（なお，最後の１文は，「膀胱腫瘍のサイズが減少し，膀胱腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。），本願発明１のベクターによって，マウスを使用した膀胱腫瘍に対する実験で，対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有意に小さくなり，腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにされている。