ア原告は，本願補正発明は酵素の作用を受けて化学的変化を受ける物質である「基質」を使用するのに対し，引用発明は微生物培養のための「培地」を使用する点で，本願補正発明と引用発明は相違し，引用発明の「培地」は本願補正発明の「基質」に代わり得るものではないから，当業者が本願補正発明に到るのは容易ではないと主張する。
しかし，以下のとおり，原告の主張は失当である。
(ｱ)本願補正発明に係る特許請求の範囲には，生化学テストの内容物に関し，「めいめいの生化学テストはある酵素または酵素群のための基質を含み」と記載され，同記載によれば，生化学テストの内容物は「基質」を含むことが必要であるが，「基質」以外の成分を含有するか否かは規定されていない。また，本願明細書中には，「各反応チャンバーは少なくとも１種の酵素のための基質を含み」（公表特許公報１６頁６行目）との記載があり，この記載も，反応チャンバーの内容物は少なくとも「基質」を含んでいることを規定するが，「基質」以外の物質が含まれていることを排除するものではない。この点に関し，原告は，「めいめいの生化学テストは・・・基質を含み」の文言は，基質以外の全ての成分が含まれることを排除するものではないが，本願補正発明の目的及び効果の達成に必要でない，又は有害な成分まで含むという趣旨ではないと主張する。
しかし，本願明細書中に，微生物を培養する成分が，本願補正発明の目的及び効果の達成に必要でない成分であるとか，有害な成分であるという趣旨の記載はなく，上記各記載によると，生化学テストの内容物が微生物を培養する成分を含まないと解することはできない。
(ｲ)ａ本願明細書の実施例１には，基質の処方として，蛍光定量指示薬を使用する糖発酵テスト（糖（酸生産）テスト）のための基質である表Ⅵの基質３５及び３７ないし５４（以下，本願明細書の表Ⅵに記載されている基質はその番号で特定する。）について，脱イオン水中に各基質を混合して調整したストック溶液にペプトンを混合させることが，また，炭素利用テストに使用される炭素同化基質である基質５５ないし６０について，デカルボキシラーゼベースバッファーに各基質を加えて炭素源のストック溶液を調整し，デカルボキシラーゼベースバッファーにはイーストエキスとペプトンが含まれていることが記載されている。本願優先日当時，ペプトンやイーストエキスは，細菌の培養に必要な栄養素を有する物質として，当業者に周知であったと認められる（甲２，３，１３，乙２の１，２の２。なお，甲１３「臨床検査技術学」は，本願優先日の後である平成１０年４月１５日に第１版第１刷が発行された書籍であるが，教科書的な内容であり，その記述に照らすと，上記事項は，本願優先日当時には当業者に周知となっていたことが十分に認められる（甲１３は，上記書籍の平成１３年４月１日発行の第２版である。）。）。ｂ   原告は，例えば，デカルボキシラーゼベースバッファーは微生物の増殖に欠くことができない糖（炭水化物）を含んでいなかったり，糖発酵酵素テスト（糖（酸生産）テスト）は，無機塩類（ミネラル）や発育因子（増殖因子）を含んでいなかったりするなど，本願補正発明の生化学テストは，微生物の増殖・発育に必要な栄養分の少なくとも一部を含まないものであると主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり，採用できない。細菌が発育・増殖するために必要な栄養素は，炭素源，窒素源，無機塩類，水であり，細菌によっては，さらに発育因子を必要とするものもある（甲１３）。糖発酵テスト（糖（酸生産）テスト）に使用されるストック溶液は，基質３５及び３７ないし５４のいずれかとペプトンを含有しており，上記基質は糖（炭素源）に該当し，ペプトンは，窒素源となるほか塩類も含んでいる（甲１３）。したがって，上記ストック溶液は，炭素源，窒素源，無機塩類及び水を含有している。また，炭素利用テストに使用される炭素同化基質のストック溶液は，基質５５ないし６０のいずれかとイーストエキス，ペプトンのほか，グリセロールを含有している。上記基質は糖（炭水化物）ではないが，実施例１には炭素同化基質のストック溶液に関し「基質５５～６０は適切な炭素源のストック溶液をつくることによって調整された。各ストック溶液はデカルボキシラーゼベースバッファー約６００ｍｌ中に以下の炭素源の約１２ｇを加えることによって調製された：アセタミド・・・。」（公表特許公報４１頁１９行ないし２２行）と記載されていることからすると，基質５５～６０も炭素源であると解される。イーストエキスはアミノ酸（窒素源），ミネラル（無機塩類），各種ビタミン（発育因子）を，ペプトンは窒素源，塩類を含んでいる（甲１３）。グリセロールは糖発酵テストに使用される基質４２でもあり，糖に該当するから炭素源である。したがって，上記ストック溶液は，炭素源，窒素源，無機塩類，発育因子及び水を含有している。以上のとおり，本願明細書の実施例１には，微生物の増殖・発育に必要な栄養分を全て含んでいるものが開示されている。
したがって，原告の前記主張は，失当である。
ｃさらに，原告は，本願明細書の糖発酵酵素テストでは，ペプトンは酵素反応を促進するために加えられている物質であり，その濃度は低く，糖を０．０５ないし２％ｗ／ｖの濃度で含んでいるとしても，微生物が増殖することができる培地を構成しないと主張する。
しかし，仮にその濃度が低いとしても，サンプル中の微生物が少なければ微生物は増殖可能であり，また，その成分が残存している限りは微生物の増殖は可能であるといえるのであって，原告の主張は失当である。
(ｳ)以上のとおりであり，本願補正発明は「基質」を使用するのに対し引用発明は微生物培養のための「培地」を使用するとの点は，相違点と解することはできない。
イ原告は，本願補正発明では，微生物と基質との生化学反応は，微生物から懸濁用液体中に溶け出した酵素との間で，微生物細胞の外で行われるのに対し，引用発明では，被検菌細胞内部で炭水化物が酸に分解される代謝が行われているとの点が相違すると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
本願補正発明に係る特許請求の範囲には「めいめいの生化学テストはある酵素または酵素群のための基質を含み，該基質はもしその酵素または酵素群が作用すれば反応チャンバー中に検出可能な産物の生成をもたらし，」と記載されており，酵素又は酵素群が基質に作用した場合に，反応チャンバー中に産物が生成されることは定められているものの，酵素又は酵素群の基質に対する作用が行われるのが，微生物の内部か外部かの限定はない。したがって，原告の主張は特許請求の範囲に基づかないものである。
(5)小括


平成２６年１０月３０日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００６７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年９月９日
判            決
原             告      株式会社ジェフグルメカード
訴訟代理人弁護士      岩渕正   紀
同                            岩渕正   樹訴訟代   理人弁   理士     飯田昭   夫同                         本宮照   久被                告      株式会   社ぐる   なび訴訟代理人弁護士     藤   原   総一郎同                            岡田   淳同                            増田雅   史同                            久保利   英   明同                            上山   浩同                            中村直   人
主               文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８９００１１号事件について平成２６年２月７日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，「ぐるなびギフトカード    全国共通お食事券」の文字（標準文字）からなる商標（以下「本件商標」という。）について，指定役務を第３６類「食事券の発行」として商標登録（平成２３年７月１２日登録出願，同年１２月２２日設定登録。登録番号第５４５９４２５号）を受けた商標権者である（甲１の１・２）。(2)原告は，平成２５年２月２８日，特許庁に対し，本件商標の登録の無効を求める審判を請求し，特許庁は，上記請求を無効２０１３－８９００１１号事件として審理をした結果，平成２６年２月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同月１７日，原告に送達した（弁論の全趣旨）。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は，原告が本件商標の登録の無効理由として引用する商標は，原告が，役務「ギフトカード（前払式証票）の発行」について使用している「全国共通お食事券」の文字からなるもの（以下「引用商標」という。）であるところ，引用商標は，「加盟契約をしている全国の飲食店において食事の提供を受けることができる前払式証票の発行」という役務（以下「本件役務」という。）との関係で自他役務の識別機能を果たし得ない語であり，原告の使用によっても，原告の取扱いに係る本件役務を表すものとして一般に広く認識されているとの事情は認められないから，本件商標には，商標法４条１項１５号，同項１０号又は同項１９号違反は認められないし，本件商標は役務の質の誤認を生じさせるものではなく，また，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めることもできないから，同項１６号又は同項７号違反も認められず，同法４６条１項により無効とすることはできない，というものである。
第３原告の主張
１取消事由１（「全国共通お食事券」の語の識別性及び周知性の認定判断の誤り）
(1)識別性について
ア生来的な識別力について
(ｱ)審決は，「全国共通お食事券」の語は，「我が国内のどこでも食事の提供を受けることができる券」ほどの意味を有すると解釈し，また，「加盟契約をしている全国の飲食店において食事の提供を受けることができる前払式証票の発行」を「本件役務」と特定した上で，同語は，「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券であること，すなわち，そのような価値を有する前払式証票を発行するという，本件役務の質を記述的に表示した語である。」と判断した。
(ｲ)しかし，「全国共通お食事券」の構成中の語で辞書に掲載されているのは「全国」，「共通」，「食事」，「券」の四つであるところ，辞書に掲載されている意味合いを総合すると，「全国共通お食事券」から生じる記述的な意味合いは，「全国のどこにおいても，どれにも通用する，食べ物に利用できる金券」というものである。したがって，「全国共通お食事券」の語より，このような意味合いまで看取されないというのであれば，また，需要者・取引者は，このような意味合いまで看取して実際の取引に資するものではないというのであれば，「全国共通お食事券」の語は，暗示的な語であるとしても，直接的かつ具体的に役務の質を記述し，説明する語ではないというべきである。


また，「食事券」とは，「食べ物に利用できる金券」であり，飲食店で食事の提供を受けることができる券は「飲食店食事券」等であるから，原告の取扱いにかかる本件役務は，「加盟店で利用可能な食事券（前払式証票）の発行」である。このことは，原告の加盟店には，飲食店以外に宅配や持ち帰りの店舗が掲載されていること，「レストラン食事券」が一般に使用されていること，被告も，被告商品の発行開始前のギフトカードとして，プリペイド方式の「ぐるなびレストランカード」というギフトカードを発売していたことからも明らかである。(ｳ)商標法３条１項３号は，その役務の質，その役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は識別力がないと規定しているが，商標審査基準においても，指定役務の質等を「間接的」に表示する商標は，同号に該当しないとの判断手法が示されており，審決取消訴訟でも同手法に従った判断がされている（甲１０８，知財高裁平成２１年（行ケ）第１００２３号判決）。したがって，審決がいうように，「全国共通お食事券」の語が役務の質を記述し，説明する語であるというためには，そこから一義的な意味合いが直接的に看取されなければならないはずである。しかるに，審決の上記判断は，「全国共通お食事券」の語は，「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票を発行する」という本件役務の質を記述的に表示した語である，と判断しているにもかかわらず，原告の発行に係るギフトカード（以下「原告商品」という。）に関して使用されている「全国共通お食事券」の語は，「『全国共通の取扱店で利用することができる食事券』ほどの意味合いを認識させる，役務の質ないし内容を説明する記述的な表示」（審決３２頁１行目ないし３行目），というように，前記判断とは別異の漠然とした意味合いを引き出して，「記述的な表示」と判断している。このことや，「全国共通お食事券」とは「サービスの抽象的な質」を示す表示であるとの被告の審判段階での主張，「全国共通」の意味合いは漠然としたものであるとの異議申立事件における異議決定の内容（甲４１）からも明らかなように，「全国共通お食事券」からは，直接かつ具体的に本件役務の質を記述し，説明するような一義的な意味合いが看取されるものではない。「全国共通お食事券」の語は，前記のとおり，「全国のどこにおいても，どれにも通用する，食べ物に利用できる金券」という直接的かつ具体的な意味が認識され，しかも，そのような意味合いをもって実際の取引に資されるとして，初めて記述的ないし説明的な商標といえるところ，審決はそのような認定すらしていない。(ｴ)したがって，審決は，「全国共通お食事券」の字義の解釈及びそれが使用される役務の特定を誤っており，その結果，そこから看取されるとする意味合いも誤ったものとなっている。本件役務は，「加盟店で利用可能な食事券（前払式証票）の発行」であり，「全国共通お食事券」の語は，この役務を本件役務として判断されなければならないところ，当該語は，「役務の質」又は「役務の提供の用に供する物の質」の暗示的な表示に当たるとしても，直接的かつ具体的に役務の質を記述し，説明する表示に当たるものではなく，「生来的な識別力」を有し得る表示である。(ｵ)なお，商標法３条１項３号については，独占適応力を欠く商標について商標登録の要件を欠くとされているが，「全国共通お食事券」の語は，「全国」「共通」「食事」「券」の四つの語の順番を入れ替えて用いたり，また，「食事券」の語を「飲食店食事券」や「レストラン食事券」に変えれば代替可能であり，更には，「全国共通外食券」，「全国外食店共通食事券」，「全国共通グルメ券」など，種々の代替可能な名称が存在するから，独占適応性を欠くような状況にはない。
イ引用商標の識別力について
ギフトカードの発行という役務の分野で，その商標が最も取引者・需要者の目に触れるのは，「役務の提供の用に供する物」に使用された場合であるところ，原告が発行する「ジェフグルメカード」（原告商品）の利用者の便宜のために原告商品と同封する平成５年以降の「加盟店リスト」，「加盟店一覧表」の小冊子の表紙，リーフレットには，必ず「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」の二つが表示され，両者のうちのいずれかの表示を目にするときには，他の表示も必然的に目に入るという表示形態となっており，これらは現在までに１８７０万枚制作されている。このような表示形態は，「ジェフグルメカード」といえば「全国共通お食事券」，「ジェフグルメカード」といえば「全国共通お食事券」という認識を確立するための一つの手法として採ったものである。
また，原告商品の券面中の表示形態も，「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」が市場において同時に認知されるようになっており，さらに，発行主体を示す「株式会社ジェフグルメカード」が明記され，発行主体の表示と対象となる表示が一体として結びつく態様となっている。そして，この券面の基本的なデザイン構成は当初より変わっておらず，１億５０００万枚以上発行されている。原告商品の利用可能店舗を示すステッカーも，平成６年８月以降，「ジェフグルメカード」が「全国共通お食事券」であることを端的に需要者にアピールするため，デザインの変更を行い，中央部に大きく「全国共通お食事券」の文字が目立つ態様で表示され，「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」とが結びつくような表示態様となっている。
自他役務の識別力を有するか否かの判断は，「全国共通お食事券」の表示が，原告の出所識別標識として機能しているか，という点からなされるべきである。そして，引用商標は，上記のとおりの態様で約２０年にもわたり，継続して使用されてきた結果，外食産業のギフトカードの分野で原告商品を指称する又は原告商品と関係がある表示としての出所識別標識として機能するに至っており，「全国共通お食事券」という語の生来的な自他商品・役務識別機能とも相俟って，原告の業務に係る一つの表示として認識されている。
ウしたがって，「全国共通お食事券」の表示（引用商標）は，自他商品・役務識別力を欠く商標ではなく，独占適応性を欠く商標でもないから，審決は，前提事項である「全国共通お食事券」の語の識別性の認定判断を誤ったものである。
(2)引用商標の周知性について
原告は，上記(1)イのとおり，「全国共通お食事券」（引用商標）と「ジェフグルメカード」とが市場において一体的に認知されるよう事業展開を進めてきたものであり，原告商品が使用可能なブランドは１０００以上，加盟店舗数は全国で約３万５０００店に上っている。


原告商品に関する宣伝広告等（甲８，甲１２の１ないし４，甲１３の１ないし６，甲１４，甲１２１の１ないし５）においても，「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」が容易に分離して認識し得る態様で，かつ，両者のうちのいずれかの表示を目にするときには，他の表示も必然的に目に入るという表示形態となっており，「全国共通お食事券」といえば「ジェフグルメカード」，「ジェフグルメカード」といえば「全国共通お食事券」，というブランドを構築している。また，平成７年には，「全国共通お食事券＝ジェフグルメカード」であることを需要者に積極的にアピールする販促活動も行っており，平成１７年には，年賀はがき購入の全国キャンペーン商品として，原告商品が「全国共通お食事券」の名称で紹介されている。これによれば，原告商品が「全国共通お食事券」として位置付けられていることが認識できるはずであり，また，発行当初，そのような位置付けにするための広告がされてきた。原告商品の加盟社１２８社（２４２９６店舗）の被告代表者宛の抗議文（甲６０の１ないし１４，甲８０の１ないし７）中にも，「『全国共通お食事券』といえば『ジェフグルメカード』と認識されるほど，法人，個人を問わず多くのお客様に利用されています。」との記述があり，加盟社及び従業員のかかる認識を示している。以上によれば，引用商標は，外食産業のギフトカードの分野において，遅くとも本件商標の出願日である平成２３年７月１２日までには，原告商品を指称する出所識別標識として広く一般に認識されるに至っていたことは明らかであるから，引用商標の周知性を否定した審決の認定は誤っている。
２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）実際の取引の現場では，原告商品と被告の発行に係るギフトカード（以下「被告商品」という。）を取り違える事態が生じている（甲４５ないし５２）。原告の注意喚起にもかかわらず，このような錯誤が生じている要因は，両商品が「全国共通お食事券」という名称で同じだからであり，現場では，「全国共通お食事券」は，原告の商品名という位置付けで捉えられ，原告商品の加盟社やその従業員にあっては，「全国共通お食事券」とは，原告商品を指すという認識が既に出来上がっていたからであり，引用商標の認知度を示している。
前記１(2)のとおり，引用商標は，遅くとも平成２３年７月１２日には，原告商品を指称する出所識別標識として認識されるに至っていたものであり，本件商標は，引用商標との関係において，商標法４条１項１５号に該当する。したがって，本件商標が同号に違反して登録されたということはできないとする審決は，この認定判断を誤ったものであり，取り消されるべきである。
３取消事由３（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）本件商標は，周知著名な引用商標に係る「全国共通お食事券」の文字をその構成要素の一部に含むから，商標法４条１項１０号の規定に違反して登録されたものである。したがって，本件商標が同号に違反して登録されたということはできないとする審決は，この認定判断を誤ったものであり，取り消されるべきである。４取消事由４（商標法４条１項１６号該当性判断の誤り）前記のとおり，審決は，「全国共通お食事券」の語は，「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券」であること，すなわち，「そのような価値を有する前払式証票を発行する」という，本件役務の質を記述的に表示した語である，と結論付けている。審決のこのような判断が誤っていることは前記のとおりであるが，仮に，前記判断をもって記述的というのであれば，「食事券の発行」を指定役務とする本件商標は，「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券」以外の食事券の発行との関係では，役務の質の誤認を生じさせる商標に該当する，との判断がなされなければならないはずである。審決は，自ら「本件役務」を認定しておきながら，認定した役務との関係で本件商標が役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるか否かの判断をしておらず，そのような判断を欠いた審決は，違法であって，取り消されるべきである。５取消事由５（商標法４条１項１９号該当性判断の誤り）(1)審決は，「全国共通お食事券」の語が，自他役務の識別機能を有しないこと及び原告の業務に係る役務を表示するものとして周知であるということができないとして，本件商標は，商標法４条１項１９号の該当要件を備えていないと判断しているが，引用商標が自他役務識別力及び周知性を有することは前記１のとおりであるから，審決の判断は誤っている。
(2)そして，被告は，以下のとおり，商標法４条１項１９号規定の「不正の目的」の下，本件商標を採択し，これを「不正の目的をもって使用」するものである。すなわち，被告は，本件商標のほかに，同時期に「ぐるなびグルメカード」，「ぐるなびお食事券全国共通グルメ券」，「ぐるなびお食事券」，「ぐるなびギフトカード」という商標も出願していたところ，新たな事業として展開するギフトカードの名称としては，そのうち「ぐるなびギフトカード」を採択した。そうであるにもかかわらず，被告は，実際の被告商品での使用に当たっては，「全国共通お食事券」を付して使用している。被告は，審判段階で，被告商品は原告商品とは完全に差別化した商品である旨主張しており，完全な差別化を図るのであれば，その一部に原告の「全国共通お食事券」の表示を含む名称を採択する必然性はなかったはずである。また，被告は，被告のギフトカードを指称する商標として，①被告が運営する「ぐるなび食市場」というショッピングサイト上の店舗内では，「全国共通お食事券【ぐるなびギフトカード】」という商標を，②被告のウェブサイトでは，「全国共通お食事券」という商標を，③被告が発行する「ぐるなびグルメニュース」においては，「ぐるなび全国共通お食事券」という商標を使用しており，これらの使用商標の使用態様は，本件商標中の「全国共通お食事券」という要素に変更を加えることなく，それを前面に押し出す形のものとなっている。さらに，被告は，本件商標のほかに，ロゴ登録商標でも商標権を取得しているが，実際には，ロゴ登録商標に「全国共通お食事券」という文字を付加した態様の商標を使用している。被告によるこれらの使用態様への変更は，原告商品の名称たる「全国共通お食事券」へのすり寄り行為にほかならない。


さらに，被告は，ギフトカードと「ポイントご利用券」とを包摂した「全国共通お食事券サービス」なるサービスを宣伝し，その後，全国共通お食事券のデジタル版と称して「ぐるなびデジタルマネーギフト」を開始するなどしており，これらにおいても「全国共通お食事券」の表示をそのまま用い，前払式支払手段以外のポイント券やデジタルマネーの分野でも同表示に化体した原告の信用を借用しようとし，一方で，金券をクーポン券と同じに扱って，その価値を希釈化させている。このように，被告は，自己の販促戦略の都合において，原告の信用を低下させ，取引者，消費者の間に「全国共通お食事券」の出所識別について混同・混乱を生じさせて，その事態に乗じて被告のギフトカードないし「全国共通お食事券」の名を付したその他の商品の販売等事業の拡大を図っているものであるから，「不正の目的」の下，本件商標を採択し，「不正の目的をもって使用する」ものである。(3)したがって，本件商標に商標法４条１項１９号違反がないとする審決は，その認定判断を誤ったものであり，取り消されるべきである。６取消事由６（商標法４条１項７号該当性判断の誤り）前記５(2)のとおり，被告は，自己の販促戦略の都合において，「全国共通お食事券」の表示を前払式支払手段以外のポイント券やデジタルマネーの分野でも使用し，原告の信用を借用しようとしている。前記１(2)の原告商品の加盟社の抗議文は，本件商標の登録を認めることは，商標の使用をする者の業務上の信用の維持の観点，需要者利益の保護の観点に照らして許されるべきものではなく，自由競争の限度を超えた社会通念上是認できないものであるとの立場からなされたものであり，本件における原告の主張は，需要者利益の保護の観点に照らして外食産業界の全体を消費者の立場でとらえてのものである。
このように，本件商標は，その出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり，知財高裁平成１８年９月２０日判決が，商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に含まれる場合として挙げる「登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」に該当する。したがって，本件商標が，商標法４条１項７号に該当しないとした審決は，その認定判断を誤ったものであり，取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（「全国共通お食事券」の語の識別性及び周知性の認定判断の誤り）
について
(1)識別性について
ア生来的な識別力について
原告は，「全国共通お食事券」の語は，役務の質の抽象的な表示に当たることを認めつつ，直接的かつ具体的に役務の質を記述・説明する表示には当たらないから，「生来的な識別力」が存在するなどと主張する。しかし，そもそも「抽象的」な質の表示と「具体的」な質の表示を区分して，後者に限って自他識別標識性が否定されるべきという主張は，原告独自の解釈にすぎない。加えて，審決が判示した「全国共通お食事券」の語の意味は，一般用語の単純な組合せにすぎない「全国共通お食事券」の表現から直接的かつ具体的に導かれることは明白であるから，原告の主張は理由がない。
イ引用商標の識別力について
原告は，「全国共通お食事券」なる表示が，長年の使用実績の結果として，原告業務に係る表示として認識されていると主張する。しかし，審決が認定したとおり，原告の述べるような「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」との併記（とりわけ，識別性の強いハウスマークである「ジェフグルメカード」との併記）の事実は，このうち「全国共通お食事券」の部分が単独では自他識別機能を持たないことの端的な証左である。「全国共通お食事券」の表示は説明的記載にすぎないところ，説明的記載を商品や役務の名称に付記することは一般的であって，そのことは，むしろ当該説明的記載それ自体が自他識別機能を持たないことの裏付けである。したがって，原告の主張は理由がない。
(2)引用商標の周知性について
原告は，原告商品の宣伝広告について，「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」の両者のうちいずれかの表示を目にするときには，他の表示も必然的に目に入るなどと主張する。しかし，原告商品が往々にして，「ジェフグルメカード」単独で表記されてきた実態があるのに対し，「全国共通お食事券」の単独表記の実態は存在せず，両表示が併記されてきた事実は，「全国共通お食事券」の部分が単独では自他識別機能を持たないことの端的な証左であることは前記(1)イのとおりである。また，原告が指摘する抗議文は，原告商品の加盟社が提出したものであって，食事券市場における取引者の認識を調査したものですらないし，これらの抗議文が送付された経緯（甲６０の１，甲７６，７８）からすれば，原告が，日本フードサービス協会に関係する飲食店らに対し，自らの独占的な地位を守り被告を排除すべく，働きかけを行ったことを端的に示しているから，これらの抗議文は取引者の認識を反映したものではない。したがって，原告の主張には理由がない。２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）について原告は，原告商品と被告商品の取違えの事実があったとし，その要因が，両商品名が「全国共通お食事券」という名称で同じだからであるなどと主張する。しかし，そもそも「全国共通お食事券」という表示が自他識別機能を有しないことは前記１(2)のとおりであるから，原告の主張は前提において誤っているし，原告商品の名称は「ジェフグルメカード」，「ジェフグルメカード全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」であり，本件商標とは全く異なるものである。また，原告の提出する証拠は，差出人が黒塗りされるなど信用性が低いものである上，他社商品との取違えが発生する可能性は，同種の商品を扱う以上，その表示態様にかかわらず抽象的に存在しうる。本件においても，被告商品の通算発行金額は平成２５年４月末日時点で２億０２５０万８０００円に達していたのであるから，一定の確率で取り違えが発生すること自体は，きわめて自然である。そのため，仮に原告が主張するとおりの事例が発生していたとしても，このような事例が，被告商品の発売から１年半以上も経過するまで発生しなかったことは，かえって，商標法４条１項１５号の「混同」を生ずるおそれがないことを裏付けるものである。よって，原告の主張には理由がない。


３取消事由３（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）について審決の認定するとおり，「全国共通お食事券」の語が，原告の取扱いに係る本件役務を表すものとして一般に広く認識されているということはできないのであるから，商標法４条１項１０号該当性判断の誤りについての原告の主張には理由がない。４取消事由４（商標法４条１項１６号該当性判断の誤り）について原告は，本件商標が「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券」以外の食事券の発行との関係では，役務の質の誤認を生じさせる商標に該当するなどと主張する。しかし，「全国共通お食事券」の語は，「我が国内のどこでも食事の提供を受けることができる券」（審決），「全国に共通して食事に利用できる金券」（本件と同一当事者間の平成２６年（ネ）第１００２４号事件判決）といった意味を有するのだから，広く「食事券の発行」においても役務の質の誤認が生じないことは明らかである。よって，原告の主張には理由がない。
５取消事由５（商標法４条１項１９号該当性判断の誤り）について「全国共通お食事券」の表示が自他識別機能を有し，かつ周知であるとの原告の主張が成り立たないことは前記のとおりであるから，「不正の目的」の要件について議論するまでもなく，原告の主張には理由がない。
この点を措くとしても，被告は，食事券の発行という役務の質を取引者・需要者にわかりやすく伝えるために「全国共通お食事券」という表現を選んだ上で，その出所を明らかにするために「ぐるなびギフトカード」との表示を併記しているのであって，「全国共通お食事券」という語を「不正の目的」をもって使用しているものではない。また，原告商品と被告商品とは，「ジェフグルメカード」と「ぐるなびギフトカード」という表示により明確に区別できる上，そもそもコンセプトが大きく異なり，券面の種類やデザインにも独自の工夫が施されていることから，被告に原告商品に対する「信用」なるものにただ乗りする意図などない。また，「全国共通お食事券」の表示に化体した「原告の信用」など存在せず，被告の行為が原告の信用を低下させることはないから，原告の主張には理由がない。６取消事由６（商標法４条１項７号該当性判断の誤り）前記５のとおり，被告が「原告の信用」なるものを借用しようとしているという原告の主張は何ら根拠がなく，原告が指摘する抗議文送付の点は，むしろ，食事券市場における新規参入者の排除行為であり，原告の行為こそ，公正な競争秩序を歪めるものである。よって，原告の主張には理由がない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく，審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。１取消事由１（「全国共通お食事券」の語の識別性及び周知性の認定判断の誤り）及び２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）について(1)原告は，「全国共通お食事券」の語が，本件役務との関係で自他役務の識別機能を果たし得ないものであって，引用商標が原告の役務を表示するものとして広く一般に知られていたとは認められない，との審決の認定判断には誤りがあると主張する。
商標法４条１項１５号の「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性や独創性の程度や，当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最高裁平成１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁参照）。審決の上記認定判断は，商標法４条１項１５号該当性との関係では，原告が主張する引用商標が，そもそも自他役務の識別機能を果たしうる，周知著名な「他人の表示」に当たるかどうかを判断しているものと解される。そこで，そのような観点から，引用商標が，自他識別機能を果たし得る「他人の表示」に当たるかどうかを検討する。
(2)まず，「全国共通お食事券」という語自体の意味について検討する。ア証拠（文中掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(ｱ)「全国共通お食事券」及び「全国共通」の語は，辞書類には掲載されていない（甲１００，１０１）。「全国共通お食事券」の構成中，「全国」，「共通」，「食事」，「券」の語は，辞書（広辞苑第６版，大辞林第２版）に掲載されており，それぞれ，「全国」は，「国内全体。国じゅう。」等，「共通」は，「二つまたはそれ以上のもののどれにも通ずること，あてはまること。」ないし「二つ以上のもののどれにもあてはまり，通用すること。また，そうしたさま。」等，「食事」は，「生存に必要な栄養分をとるために，毎日の習慣として物を食べること。また，その食物。」等，「券」は，「荘園・田地などの所有を証明する手形。また，割符・切手・信用証書・印紙・証文の類。」ないし「金額・条件・資格などを書き記してある紙片。債券・証券・入場券・乗車券・食券など。切符。てがた。わりふ。切符・切手・印紙・証文の類。」を意味するとされている（甲１００，１０１）。
(ｲ)実際の各種金券における使用例をみると，本件商標登録時までに，「全国共通」の文字は，「全国共通図書券」，「全国共通商品券」，「全国共通ゆうえんち券」，「全国共通スポーツ券」，「全国共通花とみどりのギフト券」などの例で，全国の加盟店（取扱店）で利用できる商品券（ギフト券）の名称又はその説明文に使用されており（甲９２，１０４の１），また，「お食事券」の文字は，「レストランお食事券」等として，取扱先のレストラン等で使える商品券（ギフト券）の説明文等に使用されていた（甲８６，１０２の３）。
(ｳ)このような「食事券」の取引者及び需要者は，加盟店の経営者及び従業員並びに一般消費者であると認められ（弁論の全趣旨），上記(ｲ)の各用語を上記と異なる意味で理解するものと認めるに足りる証拠はない。


イ上記認定事実によれば，「全国共通お食事券」のうち，「全国共通」は「全国で共通して」程度の意味と解されるし，「お食事券」も，社会通念上，「取扱店で利用できる食事券」程度の意味と解されるから，「全国共通お食事券」は，上記の取引者及び需要者からみると，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」程度の意味で認識される語であると認められる。したがって，同語を，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」という商品について使用すれば，これに接する取引者及び需要者をして，商品の品質を記述的に表示したものと認識させるものといえるし，そのような食事券の発行という役務について使用すれば，これに接する需要者をして，役務の質を記述的に表示したものと認識させるものといえる。そうすると，「全国共通お食事券」という語は，上記のような商品又は役務との関係では，これに接する取引者及び需要者にその出所を表示するものとは認識されないものといえるから，同語は，これらの商品又は役務についての自他識別標識としての機能を果たし得ないものである。
(3)次に，「全国共通お食事券」という語が，上記のとおり一般的には自他識別標識としての機能を果たし得ないとしても，原告による引用商標の使用によって，原告の役務の出所を表示するものとして取引者及び需要者に一般に認識されるに至ったものといえるかどうかについて判断する。
ア証拠（文中掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(ｱ)原告は，平成４年８月に設立された株式会社であり，「ジェフグルメカード全国共通お食事券」という商品券（原告商品）の発行に関する事業を主要な業務としている（甲２ないし４）。原告は，外食産業の業界団体である社団法人日本フードサービス協会とその加盟社及び金融機関の出資により設立された（甲５）。原告は，「ジェフグルメカード全国共通お食事券」の文字（標準文字）からなり，指定役務を第３６類「前払式証票の発行」外とする商標の商標権者（平成２３年１０月１３日登録出願，平成２４年４月２７日登録）である。なお，原告は，被告が本件商標の登録を出願した後の平成２３年１０月１３日，「全国共通お食事券」の文字（標準文字）からなる商標についても，指定役務を「前払式証票の発行」（出願後，「全国共通の取り扱い店で利用できる食事券の発行」と補正された。）とする登録出願をしたが，平成２４年６月１１日，拒絶査定をされた（甲８５，８６）。(ｲ)原告商品は，券面額５００円の商品券である（甲４）。原告商品は，平成４年１２月１日から発売が開始され，総発行枚数は同月から平成２４年３月までで約１億５８２７万枚であり，平成２４年１０月時点で全国の３万５０００店を超える取扱加盟店で，券面金額と等額で取扱商品と引き換えることができるものである（甲１７，６４，６５）。
(ｳ)原告商品の券面（表面）の表示は，発売当初は，「ジェフグルメカード    お食事券」であったが（甲８３，１１４の１ないし４），発売後約１年以降頃から，「ジェフグルメカード全国共通お食事券」と表示されるようになった（甲４，１１２）。変更後の原告商品の外観は，別紙原告商品目録記載のとおりであり（甲１７），表面の上部には，「ジェフグルメカード」との記載と，その下段に「全国共通お食事券」との記載があるが，「ジェフグルメカード」の方が「全国共通お食事券」よりも約１．５倍の大きさの文字であり，表面中央部には，「ｇｏｕｒｍｅｔｃａｒｄ」の文字を図形化して色彩を付した図形標章と，その下にさらに「ジェフグルメカード」との記載，右下部には，券面額と「株式会社ジェフグルメカード」との記載がある。また，裏面には，「ジェフグルメカードの使用について」との表題の下に，「全国のジェフグルメカード取扱加盟店にて額面金額と等額で取扱商品とお引換え（販売）致します。」等の使用における注意書きの記載と，その左側に上記図形標章等が記載されているが，「全国共通お食事券」との記載はない。また，原告商品の販売の際に用いられる専用封筒及びその封印シールには，「ｇｏｕｒｍｅｔｃａｒｄ」の文字を図形化して色彩を付した図形標章と，その下に「ジェフグルメカード」との表記があるのみで，「全国共通お食事券」の語は表示されていない（甲９４）。


(ｴ)原告商品が販売される際には，顧客に対し，原告商品の取扱店舗を記載した加盟店リスト（甲２１，甲６７の１ないし２０）ないし加盟店一覧表（甲６６の１ないし３）が配布される（具体的記載内容は作成時期によって異なる。）。加盟店一覧表の表紙には，平成４年作成のものには，「ジェフグルメカード」との記載があるのみで，「全国共通お食事券」という表示がなかったが（甲１１１の１），平成５年頃作成以降の加盟店リストないし加盟店一覧表の表紙には，「全国共通お食事券ジェフグルメカード」との記載がされるようになった（甲６６の１ないし３，甲６７の４ないし１６，甲１１１の２。なお，平成１９年２月頃作成分以降は，加盟店リストの表紙の「全国共通お食事券」の文字は赤字で表示された。）。しかし，これらの表紙においても，本件商標の登録出願時までは，常に「ジェフグルメカード」の文字の方が「全国共通お食事券」よりも約１．５倍大きい字体で表記されていた（なお，本件商標の登録出願後である平成２４年６月頃になってから，加盟店リストの表紙の「全国共通お食事券」の文字と「ジェフグルメカード」の文字が同じ大きさに変更された。甲６７の１７ないし２０）。また，加盟店リストの２枚目以降の加盟店名の冒頭には，平成８年４月作成分までは，「全国共通お食事券ジェフグルメカード加盟社・店舗名」と併記されていたが（甲６７の１ないし３），その後は，単に「ジェフグルメカード加盟店情報」とのみ表記された（甲６７の４ないし１６）。(ｵ)原告商品の利用可能店舗を顧客に示すために原告が加盟店に対して配布し，加盟店舗の出入口等に貼付されるステッカー（以下「原告加盟店ステッカー」という。）は，原告商品の発行当初，楕円形のもので赤線の外枠で囲まれ，その中央部に「ｇｏｕｒｍｅｔｃａｒｄ」の文字を図形化して色彩を付した図形標章及び下段に赤地に白抜きの文字で「ジェフグルメカード加盟店」との表示がされているもので，「全国共通お食事券」の表示はなかったが（甲１１５の１・２），平成６年８月頃に「全国共通お食事券」を含むものに変更された（甲１１２，１１６）。変更後の原告加盟店ステッカーの外観は，別紙原告加盟店ステッカー目録記載のとおりであり（甲１９），楕円形のもので赤線の外枠で囲まれ，その上部に「ｇｏｕｒｍｅｔｃａｒｄ」の文字を図形化して色彩を付した図形標章の表示があり，その中央部に赤地に白抜きの大きな文字で「全国共通お食事券」との表示があり，その下部に白地に赤色の文字（「全国共通お食事券」よりもポイントの小さい文字）で「ジェフグルメカード」「加盟店」との二段組みの表示がある。


(ｶ)原告商品の発売開始時には，新聞において，「全国の外食店共通の食事券」，「全国共通の食事券」あるいは「共通食事券」などの見出しと共に，「日本フードサービス協会は・・全国共通の食事券「ジェフグルメカード」を発行する。」，「食事券は『ジェフグルメカード』名称で，額面５００円」などと報道されているものの，「全国共通お食事券」との表示の記載はなかった（甲１１）。原告商品については，その後，①平成７年ないし８年頃に，全国新聞における広告（甲１３の１ないし６）や原告商品の購入者に対するプレゼントキャンペーン（販促活動）（甲８１）が行われ，②平成１０年頃には全国ネットのテレビ番組における出演者の賞品等としてテレビでその画像が放映され（甲１２の１ないし４），③平成１７年には年賀はがき購入の全国キャンペーン商品として採用されて年賀キャンペーンの案内に掲載された（甲８２）。これらにおいては，「全国共通お食事券」との文字の表記はされたものの，いずれにおいても「全国共通お食事券」との表示のみが単独で使用されることはなく，常に「ジェフグルメカード」との表示と共に使用されていた(上記年賀キャンペーンの案内及びテレビ放映の一部においては，原告商品の券面自体の画像が表示され，これにより「ジェフグルメカード」が表示されていた。)。一方，原告のウェブサイト上（平成２５年２月時点）においては，「ジェフグルメカードを最大１００００円分プレゼント」など，原告商品を「ジェフグルメカード」との表記のみで表示している部分があった（甲９３の１・２）。また，平成１０年６月から７月に行われた日本経済新聞社の一般消費者に対するギフト券ブランド認知度調査の際は，ギフト券ブランド認知度調査は，「ジェフグルメカード」をブランド名として行われた（甲１４，９２）。イ上記認定事実によれば，原告商品は，全国の原告商品の取扱店において共通して利用できる食事券であること，原告商品は，長年にわたり全国的に広く販売されてきたこと，原告は，原告商品につき，当初は，「ジェフグルメカード」，「お食事券」とのみ表示していたが，平成５年頃から，「ジェフグルメカード」と共に，「全国共通お食事券」という表示も使用するようになり，原告加盟店ステッカーにおいては「全国共通お食事券」の文字が中央に大きく表記されるようになったことが認められる。また，本件商標出願時までに，原告商品以外に，「全国共通お食事券」という表示が使用された商品券が発行されていたことは証拠上認められない。しかし，そもそも，原告商品を指し示す表示として，これまで「全国共通お食事券」という語が単独で使用されたことはなく，同語は，常に「ジェフグルメカード」という語と併記されて使用されてきたものである（原告も争っていない。）。また，併記の具体的形態をみても，取引者及び一般消費者が最も直接的に原告商品の表示として目にする原告商品の券面（表面）においては，上段の「ジェフグルメカード」の文字の方が「全国共通お食事券」の文字の約１．５倍の大きさの目立つ文字で表記された上，中央部の大きい図形標章も「グルメカード」という文字を表したものとなっており，その下部にも「ジェフグルメカード」とさらに記載され，加盟店リスト及び加盟店一覧表の表紙等にも同様に「ジェフグルメカード」という表示の方が大きく表記されており，「全国共通お食事券」の語よりも看る者の注意を惹くものとなっている（上記ア(ｳ)，(ｴ)）。さらに，原告加盟店ステッカーにおいても，「全国共通お食事券」が単体で使用されているものではなく，「ジェフグルメカード」の文字標章及び図形標章がその上下に表示されている（同(ｵ)）。そして，前記のとおり，「全国共通お食事券」という語は，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」程度の意味と理解されるものであるから，これを看た者をして，そのような原告商品の品質を記述的に説明したものと認識させる表示であるのに対し，「ジェフグルメカード」という名称は，そのような記述的な表示ではなく，原告商品の発売元（出所）である原告会社名を含む，自他識別力を有するものであり，原告商品を表示する商標として単体で使用されている例（上記(ｳ)，(ｴ)，(ｶ)）もあるように，原告商品の発売当初から，それのみで原告商品の出所を表示する機能を有するものであることからすれば，「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」が併記されている表示を見た取引者及び需要者としては，「全国共通お食事券」とは，原告商品の記述的，説明的な表示であり，「ジェフグルメカード」の表示の方が原告商品の出所を示すものと認識するものと認められる。
したがって，前記アの認定事実や「全国共通お食事券」という表示を使用した商品券が他に存在したとは認められないことを考慮しても，取引者及び需要者が，「全国共通お食事券」という語が単独で原告商品ないしこれを発行するという原告の役務についての出所を示す表示であると認識するものとは認められない。(4)以上によれば，引用商標は，本件商標の出願時に，原告商品の発行，すなわち「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」という原告の役務の出所を表示するものとして，取引者及び需要者に認識されていたとは認められないから，「他人の表示」に当たるとはいえない。したがって，被告が，引用商標をその構成中に含む本件商標をその指定役務に使用しても，その出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められず，商標法４条１項１５号該当性を否定した審決の認定判断に誤りはない。
(5)原告の主張について
ア原告は，「食事券」とは，「食べ物に利用できる金券」であり，飲食店での食事の提供を受けることができるものに限られないから，「本件役務」とは，「加盟店で利用可能な食事券（前払式証票）の発行」と認定すべきであり，そのように認定した本件役務との関係では，「全国共通お食事券」の語は，直接的かつ具体的に役務の質を記述し，説明する表示に当たるものではなく，「生来的な識別力」を有し得る表示であるから，審決の認定は誤っていると主張する。原告の主張するところは必ずしも明らかではないが，審決が，本件役務（引用商標の語が使用されている原告の役務）を，「加盟契約をしている全国の飲食店において食事の提供を受けることができる前払式証票の発行」と認定したことについて，「飲食店」とは，店内で飲食できる店に限られるとの前提の下，原告商品は，上記審決の認定に係る役務よりも広い範囲で利用可能なものであるから，審決は本件役務の特定を誤っているし，「全国共通お食事券」の語は，このような正しい原告の役務の質を「直接的かつ具体的に」に記述するものではない，との主張をするものと解することができる。


確かに，原告商品は，弁当販売店やピザ宅配専門店等においても使用できるものであるから（甲６７の６ないし１６），「飲食店」についての上記原告の解釈を前提とすると，本件役務を，「加盟契約をしている全国の飲食店において食事の提供を受けることができる前払式証票の発行」と認定した審決の認定は正確性を欠くとはいえる。しかし，上記(2)イのとおり，「全国共通お食事券」の語は，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」と理解されるものであり，原告の役務は，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」である原告商品を発行するというものであるから，同語は，原告の役務の質を直接的に記述したものといえる。したがって，同語が，原告の役務の質を「直接的かつ具体的に」に記述するものではない，との上記原告の主張は理由がない。
また，原告は，「全国共通お食事券」から生じる記述的な意味合いは，「全国のどこにおいても，どれにも通用する，食べ物に利用できる金券」であるとも主張するが，前記認定のとおり，社会通念上，「食事券」とは，その取扱店でのみ利用できるものであることは明らかであり，同主張を採用することはできない。イ原告は，加盟店リスト，原告商品の券面，原告加盟店ステッカー等において，「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」のうちのいずれかの表示を目にするときには，他の表示も必然的に目に入り，両者が結びつくような表示態様を採ってきており，その結果，「全国共通お食事券」という語は，「ジェフグルメカード」を指称する又はジェフグルメカードと関係がある出所識別標識として機能するに至ったと主張する。
しかし，前記(3)イのとおり，両者が常に併記されているとしても，「全国共通お食事券」の語から理解される一般的な意味，併記されている「ジェフグルメカード」という表示が単独で原告商品の出所表示機能を有すること，及び両語の具体的な併記の態様からすれば，これを看た取引者及び需要者としては，「ジェフグルメカード」とは「全国共通お食事券」という内容のものである，と理解するだけであり，「全国共通お食事券」という表示が，「ジェフグルメカード」という特定の原告商品のみを指し示す表示であると認識するものとは認められない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
ウ原告は，①原告商品の加盟社１２８社が被告代表者宛に出した抗議文中にも，「全国共通お食事券」といえば「ジェフグルメカード」と認識されるとの記述があること，②実際の取引の現場においては，原告の注意喚起にもかかわらず，原告商品と被告商品を取り違える事態が生じており，このことは，引用商標の認知度を示しているなどと主張して，引用商標は，外食産業のギフトカードの分野において，遅くとも本件商標の出願日には，原告商品を指称する出所識別標識として広く一般に認識されるに至っていたと主張する。
しかし，引用商標が，原告商品を指称する出所識別標識として一般に認識されるに至っていたとは認められないことは前記認定のとおりである。また，上記②の取り違えの内容は，全国の原告商品の加盟店で，平成２５年４月から７月の間に合計８件，それ以前に合計５件，被告商品を顧客から誤って提示され，又は受領したという報告を受けたという程度のものであり（甲４５ないし５２），引用商標が原告商品を表示するものとして広く一般的に認識されていたことを証するものとはいえない。以上によれば，原告の指摘する上記①，②の事実をもって上記認定を覆すには足りず，原告の上記主張を採用することはできない。
２取消事由３（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）について商標法４条１項１０号は，「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」を前提とした規定であるところ，前記１(2)ないし(5)で認定，判断したところによれば，引用商標である「全国共通お食事券」は，そもそも原告の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められないから，本件商標が，商標法４条１項１０号の規定に違反して登録されたとの審決の判断に誤りはない。したがって，同号該当性判断の誤りをいう原告の主張は理由がない。３取消事由４（商標法４条１項１６号該当性判断の誤り）原告は，「全国共通お食事券」の語を，「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券」と解釈するならば，「食事券の発行」を指定役務とする本件商標は，「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券」以外の食事券の発行との関係では，役務の質の誤認を生じさせる商標に該当する，との判断がなされなければならないのに，審決は同判断を欠いていると主張する。
しかし，「全国共通お食事券」の語が，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」と理解されることは前記１(2)イのとおりである。もっとも，原告の主張する趣旨は，本件商標を，その指定役務である「食事券の発行」のうち，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」以外の食事券の発行に使用するときには，役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというものとも解される。しかし，「食事券の発行」との指定役務について，「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」以外の食事券の発行（例えば，「全国で共通して非取扱店でも利用できる食事券の発行」などの役務）は，実際にはおよそ考え難いことからすれば，本件商標が，指定役務を「全国共通の取扱店で利用できる食事券の発行」に限定していなくとも，役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認めることはできない（原告自身，「ジェフグルメカード全国共通お食事券」という商標について，指定役務を「前払式証票の発行」とする商標登録をしており，同商標中の「全国共通お食事券」という表示が，当該指定役務との関係で役務の質の誤認を生じさせるものとは解していないものと考えられる。）。
したがって，原告の主張する点について審決が判断していないとしても，その点が，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しないとの審決の結論を左右するものではなく，同号該当性についての審決の判断を取り消すべきであるとの原告の主張は理由がない。


平成２６年１０月２３日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１９１０７号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２６年９月２日
判決
東京都品川区＜以下略＞
原告                              株式会   社第一   興商同訴訟代理人弁護士                               龍村   全
木村圭太
川野智弘
京都市右京区＜以下略＞
被告                              株式会   社ダイ   ヤ電機
京都市右京区＜以下略＞
被告                                Ａ
同   所
被告                                Ｂ上記３名訴訟代理人弁護士                              赤尾直人
岡   本   敬一郎
主文
１被告らは，原告に対し，連帯して４５１０万９４３８円及びうち４２４８万５９４０円に対する平成２５年３月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，これを５分し，その２を原告の，その余は被告らの各負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告らは，原告に対し，連帯して７７５２万９１１４円及びうち７３１４万１８５２円に対する平成２５年３月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告株式会社ダイヤ電機（以下「被告会社」という。）とその役員であった被告Ａ（以下「被告Ａ」という。）及び被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）に対し，被告らが，(1)原告との契約関係に基づいて飲食店等に設置すべきカラオケ機器につき正規の手続を執らずに飲食店等にカラオケ機器を利用させたことが一般不法行為に，(2)原告がレコード製作者としての権利を有する楽曲データを複製したことが著作隣接権（複製権）侵害に当たるとして，不法行為（民法７０９条，７１９条１項）に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
１争いのない事実等（後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実を含む。）
(1)当事者等
原告は，業務用通信カラオケ機器の製造販売事業等を営む株式会社であり，業務用通信カラオケ機器「ＤＡＭ」シリーズの提供を行っている。被告会社は，通信カラオケ機器のリース業等を営む会社である。被告Ａ及び被告Ｂは，平成２０年３月から平成２４年１月までを含む期間，被告会社の代表取締役であり，被告Ａは被告会社の業務全般，被告Ｂは通信カラオケ機器のリース業務を統括していた。
(2)「ＤＡＭ」シリーズのカラオケ端末の販売
ア「ＤＡＭ」シリーズの概要
(ア)「ＤＡＭ」シリーズは，専用回線（ＡＤＳＬ等）や電話回線を利用して，専用のサーバーから定期的に新曲の楽曲データを配信するシステムを採用した業務用通信カラオケ端末である。
原告は，「ＤＡＭ」シリーズのカラオケ端末を販売する際に，購入者との間で当該カラオケ端末によるカラオケサービスの利用に関する契約を締結する。購入者は，当該カラオケ端末を自ら利用し，あるいは，第三者にリースすると同時に再利用許諾することができ，原告に対し情報利用料（月額）を支払う。情報利用料は，専用サーバーからの楽曲データ等の配信を受け，ＨＤＤ内に保存された楽曲データ等の演奏，再生をするなどカラオケサービス全体を利用することの対価である。
(イ)「ＤＡＭ」シリーズのカラオケ端末を利用するためには，利用前に専用サーバーと接続するための通信回線の設定（以下「開局手続」という。）を行う。開局手続を行うと，専用サーバーから当該カラオケ端末に新曲の楽曲データの配信を受けられるとともに，内蔵のＨＤＤに保存されている楽曲データの再生ができるようになる。原告は，開局手続によって初めて利用中のカラオケ端末を把握することが可能になり，これに基づいて情報利用料を請求する。
さらに，「ＤＡＭ」シリーズには，開局手続をしなくても試用期間（２１日間）中は情報利用料の支払をせずにカラオケ端末を利用してサービスを体験できるセットアップ開局という機能があり，試用のために各利用者が１回だけ用いることが予定されている。試用期間経過後に正規の開局手続を経ることなく楽曲を選曲すると警告が表示され，通常のカラオケ端末としての利用はできないから，試用期間経過後に各利用者がカラオケ端末の使用を継続する場合には，開局手続をする必要がある。
(ウ)原告は，「ＤＡＭ」シリーズのカラオケ端末でカラオケ楽曲として使用するための音源を独自に作成し，最初に固定して楽曲データとした。これらの楽曲データはカラオケ端末に，あらかじめ複製・保存され，又は配信されて，カラオケ端末におけるカラオケ演奏に供される。
(エ)被告会社が取り扱っていた「ＤＡＭ」シリーズのカラオケ端末の機種名とそれぞれの情報利用料（月額）は次のとおりである。ＤＡＭ－６４００Ⅲ                ●省略●（甲１２）ＤＡＭ－Ｇ３０                    ●省略●ＤＡＭ－Ｇ７０                    ●省略●ＤＡＭ－Ｇ１２８                  ●省略●ＤＡＭ－Ｇ５０                    ●省略●ＤＡＭ－Ｇ５０Ⅱ                  ●省略●ＤＡＭ－Ｇ１００                  ●省略●ＤＡＭ－ＸＧ１０００              ●省略●ＤＡＭ－ＸＧ１０００Ⅱ            ●省略●ＤＡＭ－Ｇ３０Ｓ              情報利用料額には争いがある。
イ原告と被告会社の取引関係
(ア)原告と被告会社は，平成１４年８月２１日付けで「通信カラオケ・ネットワーク・システム契約」（甲３。以下「本件契約」という。）を締結した。被告会社は，本件契約に基づいて，原告から購入したカラオケ端末を主に京都市内の利用者にリースし，各カラオケ端末の情報利用料を原告に支払っていた。


本件契約には，①原告は，被告会社が設置する保守端末装置の記憶媒体中に既存の楽曲データ等を複製して搭載するとともに，本件契約の締結日以降に新規に制作した楽曲データ等を通信回線を使用して保守端末装置に送信して保守端末装置の記憶媒体中に複製する（５条１項，６条１項），②原告は，カラオケ端末の開局日以降に新規に制作した楽曲データ等を通信回線を使用して送信するなどしてカラオケ端末に追加してカラオケ端末の記憶媒体中に保持する（５条２項），③原告は被告会社に対し，(ａ)    保守端末装置の記憶媒体中に複製・蓄積された楽曲データ等を本件契約に基づくサービス再利用の許諾に際してカラオケ端末に複製すること，及び，(ｂ)カラオケ端末の記憶媒体中に複製・蓄積された楽曲データ等を再利用者が同カラオケ端末において再生して使用することを許諾すること（再利用の許諾）について，楽曲データ等の使用を許諾する（８条１項），④情報利用料は，各月初日にカラオケ端末を稼働した場合，当該月よりシステム利用の対価として支払う（１５条１項），⑤情報利用料は，本サービス再利用の許諾を被告会社に認めること等の対価であり，楽曲データ等の著作権等の対価ではない（１５条２項），⑥本件契約が月の途中で終了し，又は被告会社が月の途中で中途解約若しくは利用の一時休止を申し出た場合にも当該月について解約又は休止日以降の日数に応じた情報利用料の減額は行わない（１５条３項）旨の規定がある（甲３）。
(イ)被告会社は，原告が株式会社ワキタ（以下「ワキタ」という。）に対して販売したカラオケ端末（ＤＡＭ－Ｇ３０Ｓ）をワキタから購入し，主に京都市内の利用者にリースし，被告会社がワキタに，ワキタが原告に，順次各カラオケ端末の情報利用料を支払っていた。
(3)被告らの行為
ア不正開局
被告らは，原告又はワキタから購入したカラオケ端末を利用者にリースするに際し，情報利用料の支払を免れるために，本来は試用のために各利用者に一度しか認められていないセットアップ開局と解除の申請を途切れることなく繰り返し（以下，この行為を「本件不正開局」という。），これにより，情報利用料を支払わずに利用者の利用に供した。
イ楽曲データの複製
カラオケ端末は正規の開局手続を行わないと新しい楽曲データの配信を受けることができないため，被告らは，繰り返し，全楽曲データ（原告から正規に配信された最新の楽曲データとそれまでに保存されていた過去の全楽曲データを合わせた全曲）を複製・保存したＨＤＤを作成し（以下，この行為を「本件複製」という。），このＨＤＤを上記アの不正に利用されている各カラオケ端末のＨＤＤと随時交換していた。
(4)損害の塡補
ワキタは，平成２５年３月２７日，原告に対し，被告会社がワキタから購入したカラオケ端末の本件不正開局による損害の塡補として３１１万２９６０円を支払った（以下，この金員を「本件既払金」という。）。
２争点に関する当事者の主張
本件において，本件不正開局及び本件複製について被告らが共同不法行為責任を負うことについては争いがなく，①本件不正開局による損害額（争点１），②著作隣接権侵害による損害の有無及び額（争点２），③    弁護士費用の損害額（争点３）が争点である。
(1)本件不正開局による損害額（争点１）について
（原告の主張）
ア平成２０年３月から平成２４年１月にかけて被告らが本件不正開局による不正利用に供していたカラオケ端末は，別紙「不正利用期間目録」の「機種名」及び「機械番号」欄記載のとおりであり，その不正利用期間は，同「不正利用期間」欄記載のとおりである。
イＤＡＭ－Ｇ３０Ｓの情報利用料（月額）は●省略●である。この点に関しては自白が成立している。
ウ原告は，本件不正開局がなければ，アの不正利用期間に対応する情報利用料を受領できたはずであり，その額は別紙「逸失情報利用料目録」記載のとおり，８１３万５０００円である。
（被告らの主張）
アワキタから購入した機器であるＤＡＭ－Ｇ３０Ｓに関しては，原告とワキタとの契約に基づく情報利用料額とすべきであり，その金額は次の計算式により月額●省略●となる。
（計算式）
●省略●×（３１１万２９６０円（本件既払金の額）÷４０９万６０００円（被告会社がワキタに支払った損害賠償額））
被告らは，被告会社がワキタに対して支払っていた情報利用料を認める陳述をしたものであり，原告が受領する情報利用料についての自白は成立していない。
イ本件不正開局により免れた情報利用料は，ワキタから購入したカラオケ端末であるＤＡＭ－Ｇ３０Ｓについては合計４２６万８１６０円（●省略●）を超えることはなく，その余のカラオケ端末については合計２０４万１０００円である。
(2)著作隣接権侵害による損害の有無及び額（争点２）について
（原告の主張）
ア被告らは，本件不正開局とは別の行為である本件複製により，原告のレコード製作者としての著作隣接権を侵害した。
本件契約は，カラオケ端末の初期設定時に楽曲データを複製することを被告会社に許諾しているが（８条１項），初期設定時以外の複製は許諾しておらず，情報利用料は初期設定時以外の複製の対価ではない。したがって，前記(1)の情報利用料に係る逸失利益による損害とは別に本件複製による著作隣接権侵害の損害が発生している。イ本件複製ののべ曲数は合計８４１万５９７５曲を下らないところ，各楽曲データの複製を許諾する場合の使用料相当額（著作権法１１４条３項）は，１曲１回当たり７．５円を下らないから，著作隣接権侵害による損害額は少なくとも６３１１万９８１２円である。
（被告らの主張）
ア本件不正開局による逸失利益についての損害賠償請求（前記(1)）と楽曲データの著作隣接権侵害についての損害賠償請求は重複する同一の内容であるから，両請求は両立しない。
本件契約８条１項は許諾される楽曲データの複製の時期を限定しておらず，むしろ，情報利用料は再利用の許諾の対価であるとされ（１５条２項），また，本件契約は複製の回数を不問としているから（同条３項），本件複製は本件契約に基づく許諾の範囲に含まれ，その対価である情報利用料の逸失利益の損害賠償（前記(1)）により全ての損害は塡補される。


イ楽曲データの使用料を１曲当たり７．５円とする根拠はない。また，複製の単位はＨＤＤごとであるから，曲数を問わずＨＤＤの複製回数を単位に算定すべきであり，１回のＨＤＤ複製についての使用料相当額は各機器の情報利用料（月額）と同額と考えられるから，著作隣接権侵害に基づく損害が発生したとしてもその合計額は９９万３６８０円である。
(3)弁護士費用の損害額（争点３）について
（原告の主張）
ア本件不正開局及び本件複製による損害額は合計７１２５万４８１２円であり，被告らの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は５００万円を下らない。
イ損害額の合計額７６２５万４８１２円についての平成２４年２月１日から平成２５年３月２７日（本件既払金の支払日）までの遅延損害金は４３８万７２６２円である。本件既払金を損害額元本から控除するとその残額は７３１４万１８５２円である。
ウよって，原告は被告に対し，７７５２万９１１４円及びうち７３１４万１８５２円に対する本件既払金支払日の翌日である平成２５年３月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告らの主張）
ア弁護士費用の損害は弁護士の関与を必要不可欠とする訴訟提起の段階に至って発生するから，本件既払金を弁護士費用を除く損害から控除した上で，その金額を基準に弁護士費用を算定すべきである。イ被告会社はワキタに対し，被告らの行為についての損害賠償として４０９万６０００円を支払った。原告はワキタから支払を受けた本件既払金（３１１万２９６０円）を損害から控除しているが，これによれば，被告会社は４０９万６０００円と３１１万２９６０円の差額の９８万３０４０円を二重払いすることになるから，損害から４０９万６０００円を控除すべきである。
第３当裁判所の判断
１本件不正開局による損害額（争点１）について
(1)本件不正開局による不正利用期間を検討するに，前記争いのない事実等，証拠（甲１，５，７）及び弁論の全趣旨によれば，セットアップ開局は利用者の試用期間として設けられたものであり，正規のセットアップ開局であれば通常その解除の申請と次のセットアップ開局の申請が同日中に行われることはないことが認められるから，セットアップ開局解除の申請と次のセットアップ開局の申請が同日に行われた場合のセットアップ開局はいずれも不正なものであり，一連の最初のセットアップ開局申請の時点から試用期間として利用する意図はなかったものと推認される。したがって，一連の最初のセットアップ開局申請の時点から一連の最終のセットアップ開局に係る利用期間の終了時までが不正開局による不正利用期間であると認められる。
そして，原告のセンターサーバーに保存されている被告会社が取り扱うカラオケ端末に関するデータのうち，(ａ)セットアップ開局解除の申請と新たなセットアップ開局の申請が同日に行われているものを抽出し，(ｂ)最初のセットアップ開局の申請日を不正利用の始期とし，(ｃ)    同じ日に次のセットアップ開局の申請がされなかったセットアップ開局解除の申請の日又はこのような解除の申請がされないまま試用期間が経過した場合はその試用期間経過の日を不正利用の終期として１回の不正利用とすると，平成２０年３月から平成２４年１月にかけての本件不正開局による不正利用の期間（なお，本件契約１５条１項，３項により各月初日に不正利用された場合に１か月と計算される。）は別紙「不正利用期間目録」記載のとおりとなる（甲７～９。なお，「機種名」欄が「ＤＡＭ－Ｇ３０Ｓ」のものは全て被告会社がワキタから購入した機器である。）。(2)原告は，被告らによる本件不正開局がなければ本件契約に基づき上記不正利用期間ののべ月数に対応する情報利用料を受領できたはずであるから（前記争いのない事実等(2)ア(イ)参照），被告らによる本件不正開局により，不正利用期間ののべ月数に各機種の情報利用料（月額）を乗じた額の損害を被ったものと認められる。
不正利用に係るカラオケ端末のうちワキタから購入したＤＡＭ－Ｇ３０Ｓの情報利用料（月額。なお，他の機種については，前記争いのない事実等(2)ア(エ)のとおり。）に関し，被告らは，平成２６年４月１８日の第５回弁論準備手続期日において，原告が被告会社を含む各契約者との間で定めているＤＡＭ－Ｇ３０Ｓの情報利用料（月額）が●省略●であるとの訴状記載の事実を認める旨陳述しており，上記事実については自白が成立したものと認められる。被告らは，上記陳述は被告会社がワキタに支払うべき金額に係るものであるなどと主張して自白の成立を争うが，上記自白が真実に反すること及び錯誤に基づくことを認めるに足りる証拠はなく，被告らの主張は採用できない。
したがって，原告は，本件不正開局により，別紙「逸失情報利用料目録」記載のとおり合計８１３万５０００円の損害を被ったと認めることができる。
(3)これに対し，被告らは，本件不正開局による逸失利益は，ワキタから購入したカラオケ端末（ＤＡＭ－Ｇ３０Ｓ）については合計４２６万８１６０円を超えることはなく，その余のカラオケ端末については合計２０４万１０００円であると主張する。しかし，原告の主張を裏付ける原告担当者作成の報告書（甲８，９）は，原告のセンターサーバーに保存されているデータを調査したものであり信用性が高いのに対し，被告ら提出の証拠（乙４～７）は刑事事件における捜査資料に基づいて示談のために調査をした結果であり，原資料の内容や調査の具体的方法が明らかではないし，調査の目的も異なるから，上記報告書の信用性を左右するには足りない。２著作隣接権侵害による損害の有無及び額（争点２）について
(1)損害の有無について


被告らは，本件不正開局による逸失利益についての損害賠償請求と楽曲データの複製権侵害についての損害賠償請求は重複し同一の内容であるから両立せず，また，被告らによる本件複製は正規の開局手続を経ていれば本件契約により許諾される範囲内の行為であるから，前記１の逸失利益のほかに本件複製による損害は発生していないと主張する。そこで判断するに，本件不正開局と本件複製は別の行為であり，侵害される利益（前者は契約に基づく情報利用料請求権，後者はレコード製作者の著作隣接権）も異なるところ，本件契約は，①原告が，保守端末装置に既存の楽曲データを複製して搭載し，新規に制作した楽曲データを送信して保守端末装置の記憶媒体中に複製する（５条１項），②原告が，被告会社に対し，(ａ)第三者に対する再利用の許諾に際して，保守端末装置の記憶媒体中に複製・蓄積された楽曲データを第三者にリースするカラオケ端末に複製すること（８条１項），及び，(ｂ)第三者がカラオケ端末の記憶媒体中に複製された楽曲データをカラオケ端末において再生して使用することを許諾する（８条１項）と定めているが（前記争いのない事実等(2)イ(ア)），第三者にリースする際にカラオケ端末に上記(ａ)の複製をした後，更に他のＨＤＤに全楽曲データを複製することが本件契約の許諾の範囲に含まれていないのは明らかである。被告らの上記主張は，本件契約の契約条項に反するものであって採用できない。
したがって，本件不正開局による情報利用料に係る逸失利益による損害のほか，本件複製による損害が発生したものと解される。
(2)使用料相当額
ア前記前提となる事実，証拠（甲１，５，８～１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告らは，本件不正開局による不正利用１回ごとに少なくとも１回は，その時点における各機種の全楽曲データ（最新の楽曲データとそれまでに保存されていた全楽曲データ）を複製・保存したＨＤＤを作成したものであり，不正利用の回数は別紙「不正利用回数目録」のとおりであること，カラオケ端末の楽曲データ数は配信により順次増加するところ，各機種の最初の不正利用の開始時における楽曲データ数は別紙「楽曲データ数目録」記載のとおりであることが認められる。以上によれば，被告らが著作隣接権（複製権）侵害を行ったのべ曲数は，上記不正利用の回数に各機種の最初の不正利用時の楽曲データ数を乗じた曲数を下回らないものであり，少なくとも合計８４１万５９７５曲であると認められる。
したがって，原告は，本件複製により，上記のべ曲数に１曲ごとの楽曲データ複製の使用料相当額を乗じた額の損害を被ったものといえる（著作権法１１４条３項）。
イ楽曲データ複製についてのレコード製作者としての著作隣接権の使用料相当額につき，原告は，１曲当たり７．５円であると主張する。そこで検討するに，証拠（甲１１，乙１０の１及び２）及び弁論の全趣旨によれば，①原告は，業務用通信カラオケシステム用のカラオケ用楽曲データについて複製に関するレコード製作者の著作隣接権に係る使用料を定めていないこと，②原告と同様の業務用通信カラオケ業を営む株式会社エクシングは，楽曲データの複製及び頒布を行う事業者に対し一定の条件の下に有償にてこれを許諾する場合の対価を１曲当たり７．５円と定めており，被告会社との間でカラオケ用楽曲データの著作隣接権侵害に関する和解をするに際し，上記の単価に基づいて損害金の額を算定したこと，③一般社団法人日本音楽著作権協会は，著作権を管理する楽曲につき被告会社との間で著作権侵害に関する和解をするに際し使用料相当額を１曲当たり１１円として算定したことが認められる。以上の事実に加えて，上記②の単価には複製に加えて頒布の対価を含むこと，上記③は楽曲の著作権に関するものであって本件におけるレコード製作者の著作隣接権とは性質を異にすること，被告らによる複製権侵害は本件不正開局に伴って行われたものであり，およそ正規の許諾を受け得る余地がないものであることなど本件の諸事情を考慮すれば，使用料相当額は１曲１回当たり４円と認めるのが相当である。ウよって，本件複製による損害は３３６６万３９００円（４円×８４１万５９７５曲）であると認められる。
これに対し，被告らは，複製権侵害に基づく損害額は，曲数を問わずＨＤＤの複製１回につき各機種の情報利用料（月額）を乗ずることにより算出すべきであると主張するが，このような計算方法が相当であることの根拠は明らかではなく，被告らの主張は採用できない。
３弁護士費用の損害額（争点３）について
(1)前記１及び２によれば，本件不正開局及び本件複製による損害は合計４１７９万８９００円であり，一方，原告は，損害の塡補として本件既払金３１１万２９６０円の支払を受けている。なお，被告らは被告会社がワキタに支払った４０９万６０００円を控除すべきであると主張するが，原告が損害の塡補を受けたのは本件既払金の額であるから，被告らの主張は採用できない。以上に加え，本件事案の内容，訴訟経過等一切の事情を考慮すると，被告らの不法行為と相当因果関係があるものとして被告らに負担させるべき弁護士費用の額は３８０万円であると認められる。(2)原告の計算方法に従い本件既払金を上記損害の合計額４５５９万８９００円から控除すると残額は合計４２４８万５９４０円となり，また，平成２４年２月１日から本件既払金支払日までの遅延損害金は２６２万３４９８円である。
４結論
以上のとおりであるから，原告の請求は，被告らに対し，連帯して４５１０万９４３８円及びうち４２４８万５９４０円に対する平成２５年３月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，この限度で認容し，その余の請求は理由がないからいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷川   浩   二
裁判官        清野正彦
裁判官        髙橋   彩
別紙                      不正利用期間目録
機種名機械番号    不正利用期間
DAM－6400ⅢR0104110    平成20年9月30日～同年10月22日DAM－G30L0101609    平成23年6月20日～同年10月11日L0102186平成20年9月30日～同年11月7日
〃平成21年2月28日～同年6月23日
L0103388平成22年1月26日～同年6月2日


〃平成22年9月6日～平成23年7月2日
〃平成23年7月23日～平成24年1月30日
DAM－G30SL0902029    平成21年11月6日～平成23年7月27日
〃平成23年9月20日～同年10月11日
L0902033平成22年6月23日～同年12月28日
〃平成23年8月12日～同年11月10日
L0902061平成22年10月29日～平成23年2月28日
〃平成23年3月4日～同年4月11日
〃平成23年4月15日～同年11月8日
L0902080平成22年5月31日～平成23年11月1日L0902091平成23年1月31日～同年3月25日
〃平成23年6月11日～平成24年1月30日
L0902158平成22年5月29日～同年8月11日
〃平成22年8月18日～平成24年1月17日
L0902335平成20年3月31日～同年5月2日L0902348平成23年3月26日～同年11月4日L0902357平成23年9月27日～同年11月4日L0902363平成22年12月10日～平成23年1月29日
〃平成23年4月18日～平成24年1月18日
L0902392平成23年11月24日～同年12月15日L0902455平成22年3月9日～同年10月4日〃平成22年11月27日～平成23年9月21日
〃平成23年10月24日～同年11月1日
L0902464平成21年11月2日～平成22年7月9日
〃平成22年7月13日～平成23年10月7日
L0902477平成22年7月1日～同年8月2日
〃平成22年8月4日～平成24年1月25日
L0902542平成22年5月28日～同年9月7日
〃平成22年9月15日～平成23年10月7日
L0902545平成22年3月3日～同年7月7日L0902595平成21年9月18日～同年12月2日
〃平成22年1月22日～同年4月12日
L0902596平成22年3月23日～平成23年10月7日L0902637平成23年4月25日～同年11月1日L0902793平成22年6月21日～平成23年10月12日L0902874平成22年9月30日～平成23年11月9日L0902893平成22年5月20日～平成23年4月22日
〃平成23年5月30日～同年9月28日
L0902894平成23年6月10日～同年7月1日L0902930平成23年3月25日～同年10月11日L0902985平成23年2月25日～同年11月2日L0903048平成23年10月5日～同年11月5日L0903219平成23年3月26日～平成24年1月26日L0903291平成22年11月11日～平成23年10月8日L0903356平成23年6月25日～同年10月12日L0903529平成23年8月10日～同年10月11日L0903767平成21年11月21日～平成23年11月30日L0903802平成21年10月27日～同年11月25日
〃平成22年2月13日～同年8月20日
〃平成22年9月1日～平成24年1月25日
L0903895平成22年7月16日～同年8月2日
〃平成22年8月6日～同年9月2日
〃平成23年1月31日～同年10月11日
L0904276平成21年12月30日～平成22年2月23日〃平成22年3月23日～平成23年10月11日L0904618平成22年4月26日～平成23年1月29日L0904756平成22年6月29日～同年12月25日
〃平成23年2月8日～同年10月13日
L0904759平成22年4月28日～同年7月31日
〃平成22年8月26日～平成23年10月7日
L0904763平成23年9月17日～同年11月5日L0904816平成22年3月25日～平成23年10月7日L0904894平成21年9月8日～同年11月10日〃平成21年11月16日～平成22年4月27日
〃平成22年5月1日～同年7月28日
L0904898平成22年3月25日～平成23年12月26日L0905058平成22年1月30日～平成24年1月27日L0905116平成23年1月28日～同年2月28日
〃平成23年3月4日～同年4月11日
〃平成23年4月15日～同年8月13日
L0905330平成22年10月4日～平成23年10月7日L0905340平成21年11月21日～平成22年3月8日
〃平成22年3月11日～同年6月2日
〃平成22年6月8日～平成23年9月21日


L0905380平成22年4月10日～同年5月14日
〃平成22年5月31日～同年6月19日
〃平成22年6月23日～同年9月27日
L0905407平成22年2月16日～平成24年1月6日L0905408平成22年2月19日～平成23年10月11日L0905432平成23年6月17日～同年11月1日L0905464平成22年12月28日～平成23年2月8日
〃平成23年4月1日～同年10月11日
L0905471平成22年11月29日～平成23年5月30日L0905483平成22年9月30日～平成23年10月11日L0905497平成20年8月18日～同年9月2日
〃平成21年9月24日～同年11月6日
〃平成22年8月11日～同年12月17日
〃平成22年12月21日～平成23年2月2日
L0905513平成21年3月25日～同年4月1日L0905519平成23年3月28日～同年6月11日
〃平成23年7月12日～同年10月11日
L0906105平成21年12月5日～平成22年1月12日L0906114平成23年9月13日～平成24年1月17日L0906212平成22年3月27日～平成23年3月29日
〃平成23年3月30日～同年12月8日
L0906216平成21年9月24日～平成23年10月12日L0906510平成21年9月30日～同年11月6日L0906511平成22年12月15日～平成23年1月8日DAM－G70Y1106044    平成22年5月19日～平成23年4月30日
〃平成23年5月2日～平成24年1月25日
Y2202137平成22年8月18日～同年9月10日
〃平成22年9月28日～平成24年1月26日
Y2208573平成22年2月18日～同年5月20日
〃平成22年6月11日～同年11月25日
〃平成22年12月20日～平成23年3月4日
Y2210870平成22年4月28日～同年5月29日
〃平成23年3月28日～同年6月18日
Y2212310平成23年2月5日～同年3月1日
〃平成23年10月12日～同年11月26日
Y3204407平成23年4月26日～平成24年1月19日DAM－G128N0106583    平成23年4月21日～同年5月10日N0111736平成23年5月10日～同年6月8日DAM－G50T0104743    平成23年12月12日～平成24年1月30日T0107015平成22年9月14日～同年12月1日T0261549平成23年12月8日～平成24年1月16日T0261575平成23年4月28日～同年12月8日T0263867平成22年8月27日～平成23年12月22日DAM－G50ⅡW0256259    平成22年7月14日～同年8月11日W0257159平成22年9月30日～同年12月24日W0261587平成22年11月20日～平成24年1月15日W0264334平成23年6月8日～平成24年1月15日W0265093平成22年10月29日～平成24年1月26日W0265616平成23年6月18日～同年7月12日W0265620平成22年2月26日～平成23年6月21日DAM－G100S0122274    平成23年8月6日～平成24年1月30日S0130472平成22年3月24日～平成23年10月11日S0215808平成23年4月7日～同年10月13日S0215817平成22年9月10日～平成24年1月30日S0231232平成23年3月31日～同年10月12日S0231914平成23年2月18日～同年11月15日S0234514平成22年3月31日～同年7月2日
〃平成23年6月16日～同年10月6日
S0234797平成23年4月27日～平成24年1月31日DAM－XG1000AB010958    平成23年6月18日～平成24年1月26日DAM－XG1000ⅡAB210577    平成23年6月1日～平成24年1月26日AB316910平成23年8月31日～同年9月26日AB317032平成23年9月7日～同年10月5日
別紙
逸失情報利用料目録
・ＤＡＭ－６４００Ⅲ
●省略●×１か月間＝●省略●
・ＤＡＭ－Ｇ３０
●省略●×３１か月間＝●省略●
・ＤＡＭ－Ｇ３０Ｓ
●省略●×７０２か月間＝●省略●
・ＤＡＭ－Ｇ７０
●省略●×６２か月間＝●省略●
・ＤＡＭ－Ｇ１２８
●省略●×２か月間＝●省略●
・ＤＡＭ－Ｇ５０


平成２９年１月１８日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１０２３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月１１日
判                決
原        告     日東紡   績株式   会社訴訟代   理人弁   護士      浅村昌   弘
同      松川直   樹
訴訟代   理人弁   理士      金井   建
同      井上洋   一
被        告     ユニチカ株式   会社訴訟代   理人弁   護士      山   田   威一郎
同      中村小   裕
訴訟代   理人弁   理士      田中順   也
同      水谷馨   也
同      阿部清   二
同      毛利裕   一
主                文
１特許庁が無効２０１４－８０００３７号事件について平成２７年１０月１日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
原告は，発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする発明に係る特許第５１４２００２号（平成１６年５月１１日特許出願，平成２４年１１月３０日設定の登録。以下，この特許を「本件特許」という。甲１５０）の特許権者である。
被告は，平成２６年３月１０日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を無効２０１４－８０００３７号事件として審理をした。原告は，その審理の過程で，平成２７年５月１８日，本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求（以下「本件訂正」という。）をし，さらに，同年８月６日，本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は，同年１０月１日，「請求のとおり訂正を認める。特許第５１４２００２号の請求項１ないし３及び７に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は，被請求人の負担とする。」との審決をし，その謄本を，同年１０月８日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載（甲１５０）
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項１ないし３，７の記載は，以下のとおりである（以下，請求項１ないし３，７に記載された発明をそれぞれ「本件発明１」などといい，これらをまとめて「本件発明」という。また，本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい，本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。）。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による（審決と同じ）。なお，本件訂正により，請求項４ないし６は削除された。
「【請求項１】
Ａ１.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって，
Ｂ．該透明不燃性シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明不燃性シートであって，
Ｃ．前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり，
Ｄ．前記ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，前記一対の硬化樹脂層が７
０～３０重量％であり，
Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｇ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下であり，Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下であり，Ｉ．輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ
／ｍ２を超えない透明不燃性シートであり，
Ｊ．前記屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値であり，
Ｏ．前記ガラス繊維はＥガラスからなる，
Ｋ．防煙垂壁。
【請求項２】
Ａ１.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって，
Ｂ．該透明不燃性シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明不燃性シートであって，
Ｃ．前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり，
Ｄ．前記ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，前記一対の硬化樹脂層が７
０～３０重量％であり，
Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｇ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下であり，Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下であり，Ｉ．輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ
／ｍ２を超えない透明不燃性シートであり，
Ｌ．前記透明不燃性シートが，前記ガラス繊維織物中の隣接する経糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，又は，前記ガラス繊維織物中の隣接する緯糸の間の隙間が
０.５ｍｍ以下であり，
Ｊ２.前記硬化樹脂層の屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法に従って測定される測定値であり，前記ガラス繊維織物を構成するガラス組成物の屈折率の値はＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法におけるプラスチックをガラスに替えた方法に従っ
て測定される測定値であり，
Ｏ．前記ガラス繊維はＥガラスからなる，
Ｋ．防煙垂壁。
【請求項３】
Ａ１.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって，
Ｂ．該透明不燃性シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明不燃性シートであって，
Ｃ．前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり，


Ｄ．前記ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，前記一対の硬化樹脂層が７
０～３０重量％であり，
Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｇ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下であり，Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下であり，Ｉ．輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ
／ｍ２を超えない透明不燃性シートであり，
Ｅ．前記透明不燃性シートが，前記透明不燃性シート１ｍ２当たり，前記一対の硬
化樹脂層の重量が１５～５００ｇの範囲であり，
Ｊ４.前記屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って少なくとも小数第３位
まで測定される測定値であり，
Ｏ．前記ガラス繊維はＥガラスからなる，
Ｋ．防煙垂壁。
【請求項７】
Ａ１.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって，
Ｂ．該透明不燃性シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明不燃性シートであって，
Ｃ．前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり，
Ｄ．前記ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，前記一対の硬化樹脂層が７
０～３０重量％であり，
Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｇ１.前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差として，有効数字を少なくとも２桁でそれぞれ求めた前記ガラス組成物と前記樹脂組成物のアッベ数の差が３０以
下であり，
Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下であり，Ｉ１．輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋ
Ｗ／ｍ２を超えない，
Ｐ．ように成形される透明不燃性シートから選択される透明不燃性シートであり，Ｅ．前記透明不燃性シートが，前記透明不燃性シート１ｍ２当たり，前記一対の硬
化樹脂層の重量が１５～５００ｇの範囲であり，
Ｌ．前記ガラス繊維織物中の隣接する経糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，又は，前記ガラス繊維織物中の隣接する緯糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，Ｊ３.前記硬化樹脂層の屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値であり，前記ガラス繊維織物を構成するガラス組成物の屈折率の値は前記ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法におけるプラスチックをガラスに替えた方法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値であ
り，
Ｏ．前記ガラス繊維はＥガラスからなる，
Ｋ．防煙垂壁。」
３審決の理由の要旨
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。その要旨は，本件訂正を認めた上で，①本件発明は，本件特許の出願前に頒布された刊行物である米国特許第５２４００５８号明細書（甲１。訳文は甲２１２の３。以下「甲１文献」という。）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）及び特開平５－１２３８６９号公報（甲１０。以下「甲１０文献」という。）に記載された発明（以下「甲１０発明」という。）又は「清野坦外２名，“ガラスクロス補強透明難燃シート（エスロンＵＴシート）”，４０ｔｈＦＲＰ    ＣＯＮ－ＥＸ’９５講演要旨集，社団法人強化プラスチック協会，１９９５年，Ｂ－２７／１～Ｂ－２７／２頁」（甲９。以下「甲９文献」という。）に記載された発明（以下「甲９発明」という。）並びに周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである，②本件発明は，米国特許第５０９０１６３号明細書（甲８。訳文は甲２１３。以下「甲８文献」という。）に記載された発明（以下「甲８発明」という。）及び甲１０発明又は甲９発明並びに周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである，③本件発明は，甲９発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである，④本件発明は，甲１０発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである，⑤したがって，本件発明についての特許は特許法１２３条１項２号に該当するから無効とすべきである，というものである。審決が認定した甲１発明，甲８発明，甲９発明及び甲１０発明並びに本件発明と甲１発明，甲８発明，甲９発明及び甲１０発明の各一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(1)甲１発明
ア甲１発明の内容
「ａ１建築物の屋根デッキの下側から垂下された，樹脂で被覆したガラス繊維
織物からなる，
ｋ１煙封じ込めカーテン。」
（なお，甲１文献に従来例として開示された発明（以下「甲１発明の２」という。）については，「甲１発明に類似した構成を有し，「樹脂含浸ガラス繊維織物」を用いた「煙封じ込めカーテン」の発明が把握される。」と認定されている。）
イ本件発明１との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
Ａ１’．樹脂で被覆したガラス繊維織物からなる防煙垂壁であって，Ｂ１’．該樹脂で被覆したガラス繊維織物が，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物の少なくとも一方の表面を被覆する樹脂層と，を含むＫ．防煙垂壁。
(ｲ)相違点
①相違点１－１


構成要件Ａ１及びＩに関し，本件発明１は，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」が「透明不燃性シート」であり「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」ものであるのに対し，甲１発明では，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」について，このような特定がされていない点。
②相違点１－２
構成要件Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＪに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差が０.０２以下」で，「アッベ数の差が３０以下」であり，透明不燃性シートの「全光線透過率が８０％以上」であり，かつ，「ヘーズが２０％以下」であり，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるのに対し，甲１発明では，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差」及び「アッベ数の差」が特定されておらず，かつ「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の「全光線透過率」及び「ヘーズ」の値が特定されておらず，「屈折率」の測定方法が特定されていない点。
③相違点１－３
構成要件Ｂ，Ｃ及びＤに関し，本件発明１は，透明不燃性シートが「少なくとも１枚のガラス繊維織物と，ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む」ものであり，「ガラス繊維織物を挟む一対の樹脂層」の「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であり，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」であるのに対し，甲１発明では，樹脂で被覆したガラス繊維織物が「ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層」を含むこと，「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であること，及び「ガラス繊維織物と樹脂層との重量比」が特定されていない点。
④相違点１－４
構成要件Ｏに関し，本件発明１は，ガラス繊維がＥガラスであるのに対し，甲１発明ではそのように特定していない点。
ウ本件発明２との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点１－１ないし相違点１－４に加え，次の相違点１－５，１－６で相違する。
①相違点１－５
構成要件Ｊ２に関し，本件発明２は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法に従って測定される測定値」であるのに対し，甲１発明では，このように特定されていない点。
②相違点１－６
構成要件Ｌに関し，本件発明２は，透明不燃性シートが「ガラス繊維織物中の隣接する経糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，又は，ガラス繊維織物中の隣接する緯糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下である」のに対し，甲１発明では，これらが特定されていない点。
エ本件発明３との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点１－１ないし相違点１－４に加え，次の相違点１－７及び相違点１－８でも相違する。
①相違点１－７
構成要件Ｅに関し，本件発明３は，「透明不燃性シートが１ｍ２当たり，一対の硬化樹脂層の重量が１５～５００ｇの範囲である」のに対し，甲１発明では，このように特定されていない点。
②相違点１－８
構成要件Ｊ４に関し，本件発明３は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲１発明では，このように特定されていない点。
オ本件発明７との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点１－１ないし１－４，１－６，１－７に加え，次の相違点１－９ないし１－１１でも相違する。
①相違点１－９
構成要件Ｇ１に関し，本件発明７は，ガラス組成物と樹脂組成物のアッベ数が，それぞれ有効数字を少なくとも２桁で求めたものであるのに対し，甲１発明では，これらが特定されていない点。
②相違点１－１０
構成要件Ｊ３に関し，本件発明７は，「硬化樹脂層の屈折率の値は，ＪＩＳＫ７１４２のＢ法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であり，「ガラス繊維織物を構成するガラス組成物の屈折率の値はＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法におけるプラスチックをガラスに替えた方法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲１発明では，このように特定されていない点。
③相違点１－１１
構成要件Ｉ１及びＰに関し，本件発明７は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇ１（Ｇ），Ｈ及びＩ１（Ｉ）を満たす透明不燃性シートのうちから，構成要件Ｅ，Ｊ３，Ｌ及びＯを満たす透明不燃性シートから選択されるものであることを特定しているのに対し，甲１発明ではそのようなことを特定していない点。
(2)甲８発明
ア甲８発明の内容
ａ８天井から主に垂直方向に下に伸びている，透明シートからなる煙シールド
を含むカーテン煙幕組立品であって，
ｂ８前記透明シートはプラスチックである
ｋ８カーテン煙幕組立品。
イ本件発明１との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
Ａ８’．透明シートからなる防煙垂壁であって，
Ｂ８’．該透明シートが，樹脂製品である
Ｋ．防煙垂壁。
(ｲ)相違点
①相違点８－１


構成要件Ａ１及びＩに関し，本件発明１は，「透明シート」が「透明不燃性シート」であり「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」ものであるのに対し，甲８発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
②相違点８－２
構成要件Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＪに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差が０.０２以下」で，「アッベ数の差が３０以下」であり，透明不燃性シートの「全光線透過率が８０％以上」であり，かつ，「ヘーズが２０％以下」であり，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるのに対し，甲８発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
③相違点８－３
構成要件Ｂ，Ｃ及びＤに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」が「少なくとも１枚のガラス繊維織物と，ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む」ものであり，「硬化樹脂がビニルエステル樹脂」であり，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」であるのに対し，甲８発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
④相違点８－４
構成要件Ｏに関し，本件発明１は，ガラス繊維がＥガラスであるのに対し，甲８発明ではそのように特定していない点。
ウ本件発明２との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点８－１ないし８－４に加え，次の相違点８－５，８－６で相違する。
①相違点８－５
構成要件Ｊ２に関し，本件発明２は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法に従って測定される測定値」であるのに対し，甲８発明では，このように特定されていない点。
②相違点８－６
構成要件Ｌに関し，本件発明２は，透明不燃性シートが「ガラス繊維織物中の隣接する経糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，又は，ガラス繊維織物中の隣接する緯糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下である」のに対し，甲８発明では，これらが特定されていない点。
エ本件発明３との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点８－１ないし８－４に加え，次の相違点８－７，８－８でも相違する。
①相違点８－７
構成要件Ｅに関し，本件発明３は，「透明不燃性シートが１ｍ２当たり，一対の硬化樹脂層の重量が１５～５００ｇの範囲である」のに対し，甲８発明では，このように特定されていない点。
②相違点８－８
構成要件Ｊ４に関し，本件発明３は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲８発明では，このように特定されていない点。
オ本件発明７との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点８－１ないし８－４，８－６，８－７に加え，次の相違点８－９ないし相違点８－１１でも相違する。
①相違点８－９
構成要件Ｇ１に関し，本件発明７は，ガラス組成物と樹脂組成物のアッベ数が，それぞれ有効数字を少なくとも２桁で求めたものであるのに対し，甲８発明では，これらが特定されていない点。
②相違点８－１０
構成要件Ｊ３に関し，本件発明７は，「硬化樹脂層の屈折率の値は，ＪＩＳＫ７１４２のＢ法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であり，「ガラス繊維織物を構成するガラス組成物の屈折率の値はＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法におけるプラスチックをガラスに替えた方法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲８発明では，このように特定されていない点。
③相違点８－１１
構成要件Ｉ１及びＰに関し，本件発明７は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇ１（Ｇ），Ｈ及びＩ１（Ｉ）を満たす透明不燃性シートのうちから，構成要件Ｅ，Ｊ３，Ｌ及びＯを満たす透明不燃性シートから選択されるものであることを特定しているのに対し，甲８発明ではそのようなことを特定していない点。
(3)甲９発明
ア甲９発明の内容
ａ９透明難燃シートからなるカーテン類であって，ｂ９前記透明難燃シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明難燃シートであって，ｅ９前記透明難燃シート１㎡当たり，前記一対の硬化樹脂層の重量が３７５ｇ
／㎡より小さい範囲であり，
ｆ９前記透明難燃シートを構成するガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０．
００５未満であり，
ｈ９全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％である，ｉ９建築用薄物材料の難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２２防炎１級に合格し，かつ，建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２
３Ｃ種に合格している，
ｋ９カーテン類。
イ本件発明１との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
Ａ９’．透明シートからなるカーテン類であって，


Ｂ９’．該透明シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明シートであり，Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下である，Ｋ９’．カーテン類。
(ｲ)相違点
①相違点９－１
構成要件Ａ１及びＪに関し，本件発明１は，「防煙垂壁」であるのに対し，甲９発明は「防煙垂壁」であることが特定されていない点。
②相違点９－２
構成要件Ａ１及びＩに関し，本件発明１は，「透明シート」が「透明不燃性シート」であり「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」ものであるのに対し，甲９発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
③相違点９－３
構成要件Ｇ及びＪに関し，本件発明１は，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「アッベ数の差が３０以下」であり，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるのに対し，甲９発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
④相違点９－４
構成要件Ｃ及びＤに関し，本件発明１は，硬化樹脂が「ビニルエステル樹脂」であり，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」であるのに対し，甲９発明では，硬化樹脂が「ビニルエステル樹脂」であるとは特定されておらず，かつ，ガラス繊維織物と一対の硬化樹脂層の重量比が特定されていない点。
⑤相違点９－５
構成要件Ｏに関し，本件発明１は，ガラス繊維がＥガラスであるのに対し，甲９発明ではそのように特定していない点。
ウ本件発明２との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点９－１ないし９－５に加え，次の相違点９－６，９－７でも相違する。
①相違点９－６
構成要件Ｊ２に関し，本件発明２は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法に従って測定される測定値」であるのに対し，甲９発明では，このように特定されていない点。
②相違点９－７
構成要件Ｌに関し，本件発明２は，透明不燃性シートが「ガラス繊維織物中の隣接する経糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，又は，ガラス繊維織物中の隣接する緯糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下である」のに対し，甲９発明では，これらが特定されていない点。
エ本件発明３との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点９－１ないし９－５に加え，次の相違点９－８，９－９でも相違する。
①相違点９－８
構成要件Ｅに関し，本件発明３は，「透明不燃性シートが１ｍ２当たり，一対の硬化樹脂層の重量が１５～５００ｇの範囲である」のに対し，甲９発明では，このように特定されていない点。
②相違点９－９
構成要件Ｊ４に関し，本件発明３は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲９発明では，このように特定されていない点。
オ本件発明７との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点９－１ないし９－５，９－７，９－８に加え，次の相違点９－１０ないし９－１２でも相違する。
①相違点９－１０
構成要件Ｇ１に関し，本件発明７は，ガラス組成物と樹脂組成物のアッベ数が，それぞれ有効数字を少なくとも２桁で求めたものであるのに対し，甲９発明では，これらが特定されていない点。
②相違点９－１１
構成要件Ｊ３に関し，本件発明７は，「硬化樹脂層の屈折率の値は，ＪＩＳＫ７１４２のＢ法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であり，「ガラス繊維織物を構成するガラス組成物の屈折率の値はＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法におけるプラスチックをガラスに替えた方法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲９発明では，このように特定されていない点。
③相違点９－１２
構成要件Ｉ１及びＰに関し，本件発明７は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇ１（Ｇ），Ｈ及びＩ１（Ｉ）を満たす透明不燃性シートのうちから，構成要件Ｅ，Ｊ３，Ｌ及びＯを満たす透明不燃性シートから選択されるものであることを特定しているのに対し，甲９発明ではそのようなことを特定していない点。
(4)甲１０発明
ア甲１０発明の内容
ａ１０透明難燃性シートからなる吊り下げ方式のウエルディングカーテンであ
って，


ｂ１０前記透明難燃シートが少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明難燃性シートであり，ｃ１０前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり，ｆ１０前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０．０００２であり，ｈ１０全光線透過率が９１．８％であり，ヘーズが約１４％であり，ｉ１０ＪＩＳ－Ａ－１３２３に準拠して行った難燃性試験のＢ種試験及びＣ種試験のいずれにも適合している透明難燃シートである，ｋ１０ウエルディングカーテン。
イ本件発明１との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
Ａ１０’．透明シートからなるカーテンであって，
Ｂ１０’．該透明シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明シートであり，
Ｃ．前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり，
Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下である，Ｋ１０’．カーテン。
(ｲ)相違点
①相違点１０－１
構成要件Ａ１及びＪに関し，本件発明１は，「防煙垂壁」であるのに対し，甲１０発明は「吊り下げ方式のウエルディングカーテン」である点。
②相違点１０－２
構成要件Ａ１及びＩに関し，本件発明１は，「透明シート」が「透明不燃性シート」であり「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」ものであるのに対し，甲１０発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
③相違点１０－３
構成要件Ｇ及びＪに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下」であり，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるのに対し，甲１０発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
④相違点１０－４
構成要件Ｄに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」が「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」であるのに対し，甲１０発明では，「透明シート」についてそのようなことが特定されていない点。
⑤相違点１０－５
構成要件Ｏに関し，本件発明１は，ガラス繊維がＥガラスであるのに対し，甲１０発明ではそのように特定していない点。
ウ本件発明２との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点１０－１ないし１０－５に加え，次の相違点１０－６，１０－７でも相違する。
①相違点１０－６
構成要件Ｊ２に関し，本件発明２は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法に従って測定される測定値」であるのに対し，甲１０発明では，このように特定されていない点。
②相違点１０－７
構成要件Ｌに関し，本件発明２は，透明不燃性シートが「ガラス繊維織物中の隣接する経糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下であり，又は，ガラス繊維織物中の隣接する緯糸の間の隙間が０.５ｍｍ以下である」のに対し，甲１０発明では，これらが特定されていない点。
エ本件発明３との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点１０－１ないし１０－５に加え，次の相違点１０－８，１０－９でも相違する。
①相違点１０－８
構成要件Ｅに関し，本件発明３は，「透明不燃性シートが１ｍ２当たり，一対の硬化樹脂層の重量が１５～５００ｇの範囲である」のに対し，甲１０発明では，このように特定されていない点。
②相違点１０－９
構成要件Ｊ４に関し，本件発明３は，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲１０発明では，このように特定されていない点。
オ本件発明７との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
一致点は，前記イ(ｱ)のとおりである（本件発明１と同じ）。
(ｲ)相違点
相違点１０－１ないし１０－５，１０－７，１０－８に加え，次の相違点１０－１０ないし１０－１２でも相違する。
①相違点１０－１０
構成要件Ｇ１に関し，本件発明７は，ガラス組成物と樹脂組成物のアッベ数が，それぞれ有効数字を少なくとも２桁で求めたものであるのに対し，甲１０発明では，これらが特定されていない点。
②相違点１０－１１
構成要件Ｊ３に関し，本件発明７は，「硬化樹脂層の屈折率の値は，ＪＩＳＫ７１４２のＢ法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であり，「ガラス繊維織物を構成するガラス組成物の屈折率の値はＪＩＳＫ    ７１４２のＢ法におけるプラスチックをガラスに替えた方法に従って少なくとも小数第３位まで測定される測定値」であるのに対し，甲１０発明では，このように特定されていない点。
③相違点１０－１２


構成要件Ｉ１及びＰに関し，本件発明７は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇ１（Ｇ），Ｈ及びＩ１（Ｉ）を満たす透明不燃性シートのうちから，構成要件Ｅ，Ｊ３，Ｌ及びＯを満たす透明不燃性シートから選択されるものであることを特定しているのに対し，甲１０発明ではそのようなことを特定していない点。
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（本件発明と甲１発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
(1)本件発明１について
審決は，「樹脂」，「ガラス繊維織物」という用語が共通することのみに着目して，前記第２，３(1)イ(ｱ)のとおり，本件発明１と甲１発明の一致点を認定したものと推測される。しかし，本件発明１では，シートを透明にするために，樹脂を被覆させたガラス繊維織物ではなく，含浸させたガラス繊維織物を用いていること，樹脂を被覆しただけのガラス繊維織物は透明となり得ないこと，甲１発明は，あくまで天井に垂壁を取り付ける方法に関する発明であって，甲１文献には透明性について一切の説明がないことなどを踏まえれば，甲１発明にいう「樹脂で被覆したガラス繊維織物」と本件発明１の「透明不燃性シート」との間に重なりはないといえる。また，「ｃｏａｔｅｄ」（甲１）の一般的な解釈としては，「被覆」を意味し「含浸」を意味することはないから（甲２１７－１７３頁），甲１文献の記載内容をそのまま解釈すれば，被告がいうような解釈の余地はない。そもそも，甲１文献には，甲１発明が「コート法」で製造されたことを意味する記載はない。なお，甲１文献には，従来例（先行技術）として，比較的重い樹脂含浸ガラス繊維を使用する煙閉じ込めカーテンも開示されている。しかし，甲１文献には，従来例（甲１発明の２）のシートについて「比較的重い樹脂含浸ガラス繊維」であること以外に具体的な説明はないことなどからすれば，甲１文献に記載された従来例（甲１発明の２）も「透明不燃性シート」ではないといえる。甲１文献における従来技術である「煙閉じ込めカーテン」（甲１発明の２）に用いられる「樹脂含浸ガラス繊維織物」が，「ガラス繊維織物内の空気が完全に取り除かれるよう（脱泡ないし脱気されるよう）に，ガラス繊維織物内に樹脂を充填させ」たシートであるとは考えられない。
したがって，甲１発明の「樹脂含浸ガラス繊維織物」と本件発明１の「透明不燃性シート」との間には部分的にせよ一致点がないことは明らかである。
(2)本件発明２，３及び７について
本件発明２，３及び７についても，本件発明１と同様に，審決は一致点の認定を誤っている。
(3)以上のとおり，審決は，本来，相違点として容易想到性を判断しなければならない構成を部分的な一致点と認定し，容易想到性を判断せずに，本件発明の進歩性を否定したのであるから，審決には，その結論に影響を及ぼす違法がある。２取消事由２（甲１発明を主引用発明とし，甲１０発明を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）
(1)本件発明１について
ア審決は，①主引例にも副引例にも開示されていない「周知の課題」なるものを認定した上で，②各相違点について，当該「周知の課題」を解決するために副引例として甲１０発明を採用し，③これによって解消しない点については「設計的事項」として，本件発明１は，甲１発明，甲１０発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断した。しかし，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を透明で無色にすることが好ましいという周知の課題の両方を満たす材料としては，甲１０発明の「ウエルディングカーテン材」よりも「板ガラス」のほうが好適である。板ガラスであれば可燃性である樹脂が含まれていないため，「適宜の調整」を経るまでもなく「不燃性」であるし，屈折率やアッベ数の異なる組成物間の境界面がないので，「適宜の調整」を経るまでもなく「透明で無色」であることも明らかである。さらに，「ウエルディングカーテン材」は一般に目を保護するための着色を施すことが一般的である（甲１０文献の段落【００１８】，甲１８８）ことをも念頭に置けば，「防煙垂壁を透明で無色にすることが好ましい」という周知の課題を解決するために，甲１０発明の「ウエルディングカーテン材」を適用する理由はない。また，本件発明は，「透明で，着色が抑えられ，不燃性で，落下して割れることが防止できるという，従来品では，同時に満たすことができなかった優れた特性を同時に実現できる防煙垂壁を得る」という課題を解決したものであるところ，本件特許の出願時においては，透明性を実現している防煙垂壁は板ガラスを用いたものしかなく，板ガラスは落下すれば割れるものであるから，審決が周知であるとする全ての課題を同時に解決する防煙垂壁が存在しなかった。本件特許の出願時の当業者は，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を無色にすることが好ましいという課題に適合させるために，防煙垂壁の材料としてはガラス板を採用しているのである。このように，各課題の解決に相反する関係があり，一部の課題を解決するにとどまる物しか存在しない状況下で，全ての課題を同時に解決するという課題を設定した上で，当該課題を解決する物を作り出した場合には，「産業の発展に寄与」（特許法１条）した以上，特許法における「発明」として，当然に保護されるべきである。
さらに，「透過光の色付きを抑えたものにすることが好ましい」という課題を，甲２ないし甲７の各文献から認定することは不可能である。本件発明が課題の一つとしている「透過光の色付き」は，ガラス繊維織物内におけるガラス繊維フィラメント間及び経糸と緯糸とが重なりあう織目部分において経糸－緯糸間に生じる隙間にガラス組成物とは屈折率やアッベ数の異なる物質が入り込むことにより生じる現象を指しているところ，上記各文献は，上記現象が生じ得ない板ガラスよりなる防煙垂壁についての文献であるから，「透過光の色付き」という課題を認識しようがない。このような認定できない課題を含む課題を容易想到性の論理付けの理由としている点で審決が誤っていることは明らかである。


イ甲１文献では，樹脂で被覆した繊維織物は，樹脂で含浸した繊維織物に比べて，軽く，組立て性に優れることが開示されている（甲１７２の３）のに対し，甲１０発明は「樹脂で含浸した繊維織物」であるから（甲１０文献の段落【０００７】），甲１０発明のウエルディングカーテン材を安易に採用することはできない。甲１０文献には，施工者の取り付け容易性又は防煙垂壁の軽量化についての記載はないから，甲１０発明のウエルディングカーテン材を甲１発明と組み合わせる動機付けはない。また，甲１文献は，防煙垂壁の取り付け方法に関する技術課題及びその解決手段を開示したものであって，審決が認定した「周知の課題」である「透明性」等の見栄えに関連する記載は一切ない。さらに，甲１０文献には「透明性」が挙げられている（甲１０文献の段落【０００６】）ものの，あくまでウエルディングカーテン材としての透明性であって，同材は目の保護のため着色されることが前提となっている（甲１０文献の段落【００１８】）上に，溶接作業者の作業内容が外から確認できる程度の性能しか要求されていない。したがって，およそ製品の美観とは関係のない透明性である。
甲１０文献の実施例１がガラス繊維織物と樹脂よりなる複合シートを開示しているとしても，当該シート（ガラス繊維織物と組み合わせられる樹脂）の種類が無数にある（甲９）ことを考慮すれば，甲１０文献に，当該シートが甲１発明の煙封じ込めカーテンに使用できるとする記載がない以上，甲１発明に甲１０発明を組み合わせる示唆がないことに変わりはない。
ウ甲１０文献には，実施例１が不燃性であると記載されていないことから，甲１０文献の読み手が甲１０発明を不燃性であると評価できないし，非発火性との記載のある甲１発明において用いられる素材を，あえて不燃性である蓋然性が高いという確証が与えられていない素材に代替することは，当業者であればむしろ避けるべきことであることを容易に理解するはずである。
甲１発明と甲１０発明は，技術分野が異なる上に，これらを組み合わせることにつき示唆等がないことから，容易想到性があるとの評価を妨げる事実があるといえる。
エ本件発明１は，「透明で，着色が抑えられ，不燃性で，落下して割れることが防止できるという，従来品では，同時に満たすことができなかった優れた特性を同時に実現できる防煙垂壁を得る」という課題を設定した上で，当該課題を解決したことに，格別な技術的意義が存在し，進歩性が認められる。本件発明１の実施品に上記技術的意義があるがゆえに，商業的成功を得ている点からも明らかである。仮に，審決が防煙垂壁の透明性についての課題が周知であると認定した文献のうち最も新しい文献（甲３）の出願時である「平成９年９月１２日」に全ての課題が周知になったと判断したと仮定しても，本件特許の原出願日まで７年近く，当該課題の解決の必要性が認識されていたことになる。つまり，少なくとも７年間もの「長い間その実現が望まれていたこと」になるところ，原告以外には，このような必要性を充足することはできなかったのである。このことは，本件発明に想到することの困難性を一層首肯するものである。
(2)本件発明２，３及び７との相違点の判断について本件発明１と構成が共通する部分に係る相違点については，本件発明１と同様の理由により，容易想到であるとはいえず，この点に関する審決の判断には誤りがある。また，審決は，本件発明２，３及び７との相違点の判断において，本件発明１と共通しない部分に係る相違点については，いずれも実質的な理由を説明しておらず，容易想到性の論理付けとして不適切なものであることは明らかである。以上のとおり，審決の判断には誤りがあるから，取り消されるべきである。３取消事由３（甲１発明を主引用発明とし，甲９文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）
(1)本件発明１について
ア甲９文献は，その著者が開発したとする「ガラスヤーンクロスを芯材としこれに感光性難燃樹脂組成物を含浸」させて得られるシートに関して報告する文献である。甲９文献に記載されたシートに用いる樹脂組成物は，ガラスクロスの屈折率と一定の範囲内にある粘度屈折率を持ち，クロス内の空気を完全に脱泡し得る樹脂粘度をもち，長鎖分子を持ち，シートに成形した後の難燃性を維持できるという観点から決定する必要があり，当該決定には，少なくとも１５０種程の配合の探索実験が必要であるとされる。しかし，甲９文献は，決定した樹脂組成物について屈折率を開示するのみで，樹脂組成物の特定に必要な，原料の種類，配合比について一切開示していない。樹脂組成物に必須の原料と解される樹脂や硬化剤の種類だけでも数多くのものが知られていることを考えれば，甲９文献に接した当業者がその発明の存在や性質を確認できる程度に，発明の内容が開示されているとはいえず，したがって，甲９発明は引用発明としての適格性を欠く不適切なものであるから，甲９文献に記載されている事項を引用発明とすることはできない。イ審決は，本件発明１は，甲１発明，甲９文献に記載された技術的事項及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断したが，その判断手法は，甲１０文献を副引例にした場合と同様である。しかし，上記判断は，①「周知の課題」の認定を誤っている点，②構成として相容れない甲１発明の「樹脂で被覆した繊維織物」に甲９文献の「ガラスクロス補強透明難燃シート」を適用している点，③各構成要件（相違点）について，あたかも独立に調整できるかのごとく認定している点，④審決の「周知の課題」の認定を前提にしても各証拠の記載内容や技術常識と矛盾する評価や判断をしている点，⑤容易想到性があるとの評価を妨げる事情が種々あるにもかかわらず考慮されていない点，⑥適格性に欠ける甲９文献を副引用例としている点等に誤りがあり，容易想到性の論理付けとして不適切である。
(2)本件発明２，３及び７について


本件発明１と構成が共通する部分に係る相違点については，本件発明１と同様の理由により，容易想到であるとはいえず，この点に関する審決の判断には誤りがある。また，審決は，本件発明２，３及び７との相違点の判断において，本件発明１と共通しない部分に係る相違点については，いずれも実質的な理由を説明しておらず，容易想到性の論理付けとして不適切なものであることは明らかである。(3)以上のとおり，審決の判断には誤りがあるから，取り消されるべきである。４取消事由４（本件発明と甲８発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））審決は，本件発明と甲８発明との一致点を，前記第２，３(2)イ(ｱ)のとおり認定した。確かに，甲８文献には，甲８発明である「カーテン煙幕組立品」の部材として，プラスチックが記載されている。しかし，甲８文献には，単に「プラスチック」と記載されているのみで，前記のとおり，本件発明１の採用しているガラス繊維織物に樹脂を含浸させたシート（複合材料）との関連性について，一切記載されていない。技術常識として，「プラスチック」は，合成樹脂単体を指すことはあっても，ガラス繊維織物と樹脂との複合材料までを指すものではない。したがって，本件発明と甲８発明の一致点として，「該透明シートが，樹脂製品である」と認定した審決には誤りがある。
５取消事由５（甲８発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）
甲１発明を主引用発明とする検討における，相違点１－１ないし１－４に関する審決の判断は，前記のとおり誤っており，その誤りは，主引用発明を甲１発明から甲８発明に変更しても治癒されるものではないから，取消事由２における原告の主張のとおり，甲８発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性に関する審決の判断には誤りがある。
特に，相違点４－２については，甲８発明には単に「プラスチック」という，一般には単一の樹脂よりなる材料しか記載されていないのであるから，甲８文献の記載から，ガラス繊維織物と硬化樹脂という屈折率やアッベ数の異なる材料よりなる複合材料を想定した上で，さらに，透明で，着色のないという課題を設定して，両材料の屈折率やアッベ数を決定することは容易想到ではなく，これを単に「設計的事項」とするのは無理がある。
６取消事由６（甲９文献の主引例としての適格性の判断の誤り）甲９文献は，前記のとおり，引用文献としての適格性に欠けるものであり，甲９発明から，発明の進歩性欠如を論ずるに足る引用発明を認定することはできない。したがって，甲９発明を主引用発明とする審決の判断は，存在しない発明をもとにした議論である以上，誤りがあることは明らかであり，取り消されるべきである。７取消事由７（本件発明と甲９発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））(1)甲９文献には，屈折率にかかる不等式と，ヘイズ値にかかる不等式が並列に記載されているけれども，屈折率の差が０．００５未満で，かつ，ヘイズが２０％未満である構成が開示されているといえる記載はないから，審決の甲９発明の認定は，甲９発明が構成ｆ５とｈ５を備えるとした点で誤っている。したがって，審決が，本件発明と甲９発明との一致点のうち，構成要件Ｆ及びＨを一致点と認定した点には誤りがある。
(2)審決は，甲９発明の「カーテン類」と本件発明の「防煙垂壁」とは，「カーテン類」である限りにおいて一致すると認定した。しかし，ウエルディングカーテンと防煙垂壁は全く異なるものである。また，甲９文献には，他の用途として，火災時に煙を閉じ込め，ないし封じ込める用途は一切触れられていないから，少なくとも甲９文献にいう「カーテン類」に防煙垂壁が含まれないことは明らかである。したがって，審決が，構成要件Ａ９，Ｋ９について，本件発明と甲９発明との一致点と認定した点には誤りがある。
８取消事由８（甲９発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断の誤り）
(1)本件発明１について
ア審決は，甲９発明を防煙垂壁として使用し，相違点９－１ないし９－５に係る本件発明１の構成を満たす発明とすることは，当業者が容易になし得たことであると判断する。そして，その判断手法は，①防煙垂壁における周知又は公知の課題及び構成なるものを認定した上で，②上記①を防煙垂壁の材料として甲９発明を使用する動機付けとし，③当該「使用」で解消しない点については「設計的事項」とするものである。しかし，上記判断は，①防煙垂壁における周知又は公知の課題及び構成の認定を誤っている点，②各構成要件（相違点）について，あたかも独立に調整できるかのごとく認定している点，③周知の課題を前提にしても各証拠の記載内容や技術常識と矛盾する評価や判断をしている点，④容易想到性があるとの評価を妨げる事情が種々あるにもかかわらず考慮されていない点等，誤りを含んでいるものであって，容易想到性の論理付けとして不適切である。
イ相違点９－１について
審決は，より重量の軽い甲９発明を使用することにも動機付けがあると認定しているが，板ガラスより軽い素材は無数にあり，あえて甲９発明を使用する動機付けはない。実際，甲１文献においては，施工のしやすさの観点から，甲９発明のような樹脂で含浸したガラス繊維織物ではなく，より軽い樹脂で被覆したガラス繊維織物を使用しており，施工のしやすさから甲９発明を使用する動機付けがないことは明らかである。
被告は，防煙垂壁に，防煙垂壁を不燃性にするという課題，防煙垂壁を透明で無色にすることが好ましいという課題，地震の際に破損落下が生じたため，それに対する対策が必要であるという課題及びガラスに代えて破損や落下のおそれがない材料を使うことについての示唆を同時に適用することができる理由を示していない。仮に，上記の各課題を同時に考慮しても，防煙垂壁について，①防煙垂壁を不燃性にするという課題，②防煙垂壁を透明で無色にすることが好ましいという課題を解決するために最適である板ガラスについて，各文献（甲４２ないし４５）に開示された，落下を防止するための各対策を施すという動機付けしか導き出せず，審決がいうような甲９発明を防煙垂壁に適用するという動機付けが導けるわけではない。
(2)相違点９－２ないし９－５について
審決は，相違点９－２ないし９－５は，相違点１－１ないし１－４と同様であり，同様の理由により容易想到であるとする。しかし，取消事由２で主張したとおり，審決の相違点１－１ないし１－４の判断は誤っており，この誤りは，主引用発明を甲９発明に変更しても治癒されるものではない。


(3)本件発明２，３及び７の各相違点の判断について審決は，本件発明２，３及び７の各相違点の検討において，本件発明１と構成が共通する部分に係る相違点については，本件発明１に対する検討内容と同様に容易想到であると判断する。しかし，この審決の判断は，本件発明１に対する上記主張内容と同じ理由により，不適切で誤ったものである。また，審決は，本件発明２，３及び７の各相違点の検討において，本件発明１と構成が共通しない部分に係る相違点については，いずれも設計的事項であるなどとして実質的な理由を説明しておらず，容易想到性の論理付けとして不適切なものであることは明らかである。(4)以上のとおり，審決は，甲９発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断を誤っており，取り消されるべきである。
９取消事由９（本件発明と甲１０発明との一致点の認定の誤り）
(1)本件発明１について
甲１０文献の発明対象である「ウエルディングカーテン」は「溶接や溶断作業等において発生する火花を遮断して火災発生を予防できる」（段落【０００１】）もので，溶接作業現場等で，作業者と監督者等との間を遮るために使用するものである（甲１８７，１８８）。一方，本件発明１の「防煙垂壁」は「建築物の火災時に発生する煙や有毒ガスの流動を妨げ，避難や消火活動が円滑に行えるよう」「オフィスビル，ショッピングモール等の建築物」「の天井に取り付けられる」ものである（本件訂正明細書段落【０００２】ないし【０００４】，甲１３０，１４０）。したがって，両者は，用途，機能，設置される場所，形状等，全ての点において相違しており，重なり合いは一切ないから，本件発明１の「防煙垂壁」とは，「カーテン」である限りにおいて相当する」という審決の一致点の認定は誤っている。また，審決は，甲１０文献にビニルエステル樹脂を用いたウエルディングカーテン用材料が開示されていることのみをもって，「前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり」という点を一致点であると認定したものと解される。甲１０文献には，ビニルエステル樹脂についての記載があるものの，それは，ウエルディングカーテン材に使用する場合について記載されているにすぎず，防煙垂壁に使用する場合に対する言及はないから，甲１０文献は防煙垂壁に用いられるビニルエステル樹脂については開示していないと解するべきである。
したがって，審決が，本件発明１と甲１０発明との一致点として，構成Ｃ（前記硬化樹脂がビニルエステル樹脂であり）を認定した点には誤りがある。以上のとおり，審決は，相違点を看過して一致点を認定し，容易想到性を判断せずに進歩性を否定したものであるから，この認定は，審決の結論に影響を及ぼす違法なものである。
(2)本件発明２，３及び７について
本件発明１について主張したのと同様に，本件発明２，３及び７についても，甲１０発明とは，構成Ａ１０’，Ｃ及びＫ１０’の点で一致していない。したがって，審決は，相違点を看過して一致点を認定し，容易想到性を判断せずに進歩性を否定したものであるから，この認定は，審決の結論に影響を及ぼす違法なものである。
１０取消事由１０（甲１０発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断の誤り）
(1)本件発明１について
審決は，本件発明１と甲１０発明との各相違点は容易想到であると判断したが，取消理由３及び８で主張したとおり，その判断は誤っており，その誤りは，主引用発明を甲１発明又は甲９発明から，甲１０発明に変更しても治癒されるものではない。
(2)本件発明２，３及び７について
審決は，本件発明２，３及び７の各相違点の検討において，本件発明１と構成が共通する部分に係る相違点については，本件発明１に対する検討内容と同様に容易想到であると判断した。しかし，審決の判断は，本件発明１に対する上記主張と同じ理由により，不適切で誤ったものである。また，審決は，本件発明２，３及び７の各相違点の検討において，本件発明１と構成が共通しない部分に係る相違点については，いずれも設計的事項等であるとして実質的な理由を説明しておらず，容易想到性の論理付けとして不適切なものであることは明らかである。(3)以上のとおり，甲１０発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断には誤りがあるから，審決は取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（本件発明と甲１発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
(1)本件発明１について
原告は，甲１発明の「樹脂で被覆したガラス繊維織物」と本件発明１の「透明不燃性シート」には一致点は全くない旨主張する。しかし，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」には，樹脂がガラス繊維織物に含浸している複合シートも包含される（乙１ないし３）。甲１発明の「樹脂で被覆したガラス繊維織物」は，コート法によって製造されているものであり，甲１発明においても，ガラス繊維織物に樹脂が含浸している。また，本件明細書によると，本件発明１は，ディッピング法ではなく，甲１発明で採用されているコート法と同じ原理の製法で製造されている。したがって，甲１発明の「樹脂で被覆したガラス繊維織物」と本件発明１の「透明不燃性シート」とは，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の点で一致すると認定した審決に誤りはない。
(2)本件発明２，３及び７について
原告は，本件発明２，３及び７についても，甲１発明の「樹脂で被覆したガラス繊維織物」と本件発明２，３及び７の各発明の「透明不燃性シート」との間には一致点はない旨主張する。しかし，前記(1)のとおり，本件発明１と甲１発明が「樹脂で被覆したガラス繊維織物」で一致しているとの審決の認定には誤りはないから，本件発明２，３及び７についての審決の認定にも誤りはない。２取消事由２（甲１発明を主引用発明とし，甲１０文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)本件発明１について


ア原告は，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を透明で無色にすることが好ましいという周知の課題の両方を満たす材料としては，甲１０発明のウエルディングカーテン材よりも，板ガラスの方が好適であるので，甲１発明に甲１０発明のウエルディングカーテン材を適用する理由はない旨主張する。しかし，防煙垂壁の分野において，「落下して割れることが防止できる」という周知の課題があることに鑑みれば，甲１発明の防煙垂壁（煙封じ込めカーテン）において使用されている「樹脂で被覆したガラス繊維織物」に代えて，あえて，落下したら割れるガラス板を採用することを当業者が着想するとは考えられない。また，原告は，本件特許の出願時の当業者は，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を無色にすることが好ましいという周知の課題に適合させるために，防煙垂壁の材料としてガラス板を採用している旨主張する。しかし，本件発明１が，ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートを使用した防煙垂壁であることを踏まえると，当業者であれば，甲１文献に接した際に，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を無色透明にすることが好ましいという周知の課題に適合させ，ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートを不燃性で無色透明にするための技術的手段の解決のために，甲１０発明のウエルディングカーテン材を採用することは当然に動機付けられるといえる。
イ原告は，甲１発明と甲１０発明は，技術分野を異にするから，甲１発明に甲１０発明を組み合わせることは容易でない旨主張する。しかし，甲１０発明は，甲１発明と使用する材料の構造が共通しており，防煙垂壁に要求される機能の点でも共通している。このような構造や機能の共通性に鑑みれば，透明かつ不燃性であることが求められるという防煙垂壁の周知の課題を解決するために，甲１発明に甲１０発明を適用する動機付けは十分にあるといえる。
原告は，甲１文献は，ガラス板の取り付け方法に関する技術課題及びその解決手段を開示したものであって，審決が認定した「周知の課題」である「透明性」等の見栄えに関連する記載は一切ない旨主張する。しかし，周知の課題は，当該技術分野における周知事項等を踏まえて認定されるべきものであり，引用文献に明示的な記載があることはそもそも要求されないものである。
原告は，甲１０発明のウエルディングカーテン材について，目の保護のために着色が前提となっていること，溶接作業者の作業内容が外から確認できる程度の性能しか要求されないから，甲１発明に甲１０発明を適用する動機付けはない旨主張する。しかし，前記のとおり，甲１０発明のウエルディングカーテン材は，「防煙垂壁を無色にすることが好ましい」という周知の課題を解決するためには，極めて好適な特性を備えており，甲１発明に，甲１０発明のウエルディングカーテン材（繊維強化樹脂シート）を適用することに強い動機付けがあるといえる。ウ原告は，甲１発明の煙封じ込めカーテンと甲１０発明のウエルディングカーテン材のいずれが不燃性に優れるかについて，甲１文献及び甲１０文献から明らかでない旨主張する。しかし，審決の認定するとおり，甲１０発明のウエルディングカーテン材は，難燃性であることが明示され，かつ高温の火花を貫通させることもないため，当業者であれば不燃性を満たしている蓋然性が高いと容易に認識できるものである。しかも，甲１０発明のウエルディングカーテン材は実際に不燃性である（甲３５）。したがって，甲１０発明のウエルディングカーテン材は，不燃性を備えている可能性が高く，「防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題」の解決に好適であるといえる。
エ原告は，商業的成功を本件発明の進歩性を肯定する根拠の一つとしている。しかし，本件発明に係る製品が商業的な成功を収めているとの事実はなく，原告の主張はその前提を欠くものである。また，原告は，長い間実現が望まれていたことを本件発明の進歩性を肯定する根拠の一つとしている。しかし，原告の上記主張は，本件発明が，遅くとも，平成９年９月１２日には周知であった課題に基づき，その時点の当業者であれば容易に考えることができた発明であることを自認する主張にすぎない。
(2)本件発明２，３及び７について
前記のとおり，甲１発明を主引用発明とする本件発明１の容易想到性に関する審決の判断に誤りはなく，原告の主張はいずれも失当なものであるから，本件発明２，３及び７についての原告の主張も相当なものではない。したがって，甲１発明を主引用発明とする本件発明２，３及び７の容易想到性に関する審決の判断にも誤りはない。
３取消事由３（甲１発明を主引用発明とし，甲９文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)甲９文献の副引例としての適格性
ガラス及び樹脂の種類や配合比については，付与すべき難燃性の程度に応じて設定できることが知られており，甲９文献に樹脂の種類や配合比が明示されていないことをもって，当業者が，甲９発明を製造できないということにはならない。甲９文献には，ガラスクロス補強透明難燃シートに関して，硬化条件（線速度，照射強度），残存モノマー％，残存二重結合，架橋密度，引張強度，引張伸び，直角引裂，重量，厚み等のデータが具体的に示されており，その性質を明確に確認できる程度に発明の内容が開示されている。
以上のとおり，甲９文献は引用文献としての適格性を欠くものではない。
(2)相違点に関する容易想到性について
原告は，甲１発明に甲９発明を適用した容易想到性に関する審決の判断は，取消事由２と同様の理由によって，容易想到性の判断として不適切であると主張する。しかし，取消事由２における原告の主張は失当なものであることは前記のとおりであるから，これを援用した原告の上記主張もまた失当であることは明らかである。また，原告は，甲９文献の記載を根拠に，甲９発明は，透明性，屈折率，難燃性等を自由に調整できるものとはされていないと主張する。しかし，甲９文献の上記記載は，屈折率，難燃性の調整が可能であることを示唆する記載であり，透明性，屈折率，難燃性等の調整を行うことを否定する根拠にはなり得ない。原告は，甲１文献の「樹脂で被覆した繊維織物」は，内部に空気を残存しており，どのようにガラス繊維織物や樹脂を選択しても透明にはならないものであるから，「樹脂で含浸した繊維織物」と透明性という点で相容れないものである旨主張する。しかし，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」には，樹脂がガラス繊維織物に含浸している複合シートも包含されているから，原告の上記主張はその前提において誤りがある。したがって，甲１発明と甲９発明が構成，作用の点で相容れない発明であるとは到底いえない。
(3)本件発明２，３及び７について


原告は，本件発明２，３及び７の容易想到性の判断に関しても，本件発明１と同様の理由により，不適切であると主張する。しかし，本件発明１の容易想到性に関する原告の主張はいずれも失当なものであるから，本件発明２，３及び７についての主張についても妥当性を欠く。したがって，本件発明２，３及び７の容易想到性に関する審決の判断に誤りはない。
４取消事由４（本件発明と甲８発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
(1)本件発明１について
原告は，甲８発明のプラスチックには，ガラス繊維織物と樹脂との複合材料は含まれないなどとして，本件発明１と甲８発明の一致点の認定に誤りがあると主張する。しかし，プラスチックも，ガラス繊維織物と樹脂との複合材料も，「樹脂製品」であることは間違いないから，本件発明１と甲８発明の一致点に関する審決の認定には何ら誤りはないというべきである。
(2)本件発明２，３及び７について
原告は，本件発明１と甲８発明の一致点に関する審決の認定に誤りがあることを根拠に本件発明２，３及び７と甲８発明の一致点の認定に誤りがあると主張する。しかし，上記のとおり，本件発明１と甲８発明の一致点の認定には何ら誤りはないから，本件発明２，３及び７と甲８発明の対比に関する原告の上記主張は前提を欠くものである。
(3)したがって，原告が主張する取消事由４は理由がない。５取消事由５（甲８発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）について
原告は，甲８発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性に関する審決の判断に誤りがある旨主張する。しかし，前記のとおり，取消事由２に関する原告の主張は失当なものであるから，これを援用した取消事由５の主張も同様に失当である。また，相違点８－２については，プラスチックを，ガラス繊維織物と樹脂との複合材料に置換することが容易である以上，かかる置換を行った上で，屈折率やアッベ数を決定することも，当業者であれば容易になし得る設計的事項であるといえる。したがって，本件発明は，甲８発明等に基づき容易に発明をすることができたものであるから，原告が主張する取消事由５は理由がない。６取消事由６（甲９文献の主引例としての適格性の判断の誤り）について前記のとおり，甲９発明は引用発明としての適格性に欠けるものではないから，原告が主張する取消事由６は理由がない。
７取消事由７（本件発明と甲９発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
(1)甲９発明の認定について
原告は，甲９文献には，屈折率の差が０．００５未満でかつヘイズが２０％未満である構成が開示されているわけではない旨主張する。しかし，構成要件Ｈは，ヘイズが２０％以下であるから，原告が主張するように「ヘイズが２０％未満」である構成が開示されていなくても，構成要件Ｈを充足することになる。また，甲９文献には，「ヘーズ値２０～３０％」（Ｂ－２７／２頁）であることが明示されているから，甲９発明は，構成要件Ｆ５’を備えつつ，ヘイズが２０％であることが想定されていることは明白である。したがって，甲９発明が，構成要件Ｆ５’とＨをともに充足しているという審決の認定に誤りはない。なお，甲９発明において，ヘイズを２０％よりも更に低い値に設定しようとすることについても，周知の課題に鑑みれば，当然に動機付けられる事項である。
(2)本件発明１と甲９発明の一致点の認定について原告は，本件発明１と甲９発明との対比において，構成要件ＦとＨを一致点と認定した点に誤りがある旨主張する。しかし，上記のとおり，甲９発明は，構成要件ＦとＨをともに充足しているから，原告の上記主張は失当である。また，原告は，甲９発明の「カーテン類」に防煙垂壁が含まれないことを理由として，本件発明１の「防煙垂壁」とは，「カーテン類」である限りにおいて相当するとした審決の認定には誤りがある旨主張する。しかし，防煙垂壁の品名として「カーテン」という用語が使用されることもあるから（乙４），防煙垂壁をカーテン類として捉えることに何ら誤りはない。
８取消事由８（甲９発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断の誤り）について
(1)相違点９－１について
ア原告は，「地震の際に破損落下が生じたため，それに対する対策が必要であるという課題」について，「防煙垂壁を透明で無色にすることが好ましいとする課題」と同時に達成すべき課題として示唆されていない旨主張する。しかし，ガラス以外の素材の使用が示唆されており（甲４２），当業者であれば，ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートに関する技術水準を持ち合わせているから，防煙垂壁にガラスを使用することを諦めた場合には，ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートを使用すれば，透明性を犠牲にせずとも，ガラスに近い外観の防煙垂壁が作れることは当然に認識できる。
イ相違点９－２ないし９－５について
相違点１－１ないし１－４に関する審決の判断に誤りはないから，審決の相違点９－２ないし９－５の判断にも誤りはない。
(2)本件発明２，３及び７について
本件発明１と甲９発明の相違点の容易想到性に関する審決の判断に誤りはないから，同様に，本件発明２，３及び７についての原告の主張はその前提を欠くものである。また，本件発明２，３及び７と甲９発明の一致点及び相違点についての審決の認定に誤りはなく，各相違点が設計的事項であるとした判断も極めて合理的なものであって，何ら誤りはない。
９取消事由９（本件発明と甲１０発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
(1)本件発明１について
原告は，審決が認定した本件発明１と甲１０発明の一致点のうち，本件発明１の「防煙垂壁」とは「カーテン」である限りにおいて相当するとした点に誤りがある旨主張する。しかし，防煙垂壁の品名として「カーテン」という用語が使用されているから，防煙垂壁をカーテンとして捉えることに何ら誤りはない。また，審決は，本件発明１と甲１０発明は，ともに透明シートからなるカーテンであり，そこに用いられる硬化樹脂がビニルエステル樹脂であることを共通点として認定しており，これを防煙垂壁に使用するか否かに関しては，一致点の認定の中では一切触れていない。
したがって，本件発明１と甲１０発明の一致点の認定に誤りはない。
(2)本件発明２，３及び７について


本件発明１と甲１０発明の一致点の認定には何ら誤りはないから，本件発明２，３及び７と甲１０発明の対比に関する原告の主張はその前提を欠くものである。(3)以上のとおり，審決の，本件発明と甲１０発明の一致点の認定には何ら誤りはないから，原告が主張する取消事由９は理由がない。１０取消事由１０（甲１０発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断の誤り）について
原告は，取消事由３及び８の主張を援用して，甲１０発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性に関する審決の判断に誤りがある旨主張する。しかし，前記のとおり，取消事由３及び８に関する原告の主張は失当なものであるから，これを援用した取消事由１０の主張も同様に失当である。また，原告は，本件発明２，３及び７に関する審決の容易想到性の判断にも誤りがある旨主張するが，本件発明２，３及び７と甲１０発明の一致点及び相違点についての審決の認定に誤りはなく，各相違点が設計的事項であるとした審決の判断は極めて合理的なものであり，何ら誤りはない。
したがって，原告が主張する取消事由１０は理由がない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張する取消事由２，３，５，８及び１０はいずれも理由があるから，審決は取り消すべきであると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件発明について
本件訂正明細書（甲１５０）には以下の記載がある（図面について，別紙本件訂正明細書図面目録参照）。
(1)背景技術
「【０００２】
建築基準法及び建築基準法施行令は，建築物の火災時に発生する煙や有毒ガスの流動を妨げ，避難や消火活動が円滑に行えるよう排煙設備を設けることを規定している。そして，排煙設備や遮煙設備の一環として，オフィスビル，ショッピングモール等の建築物には防煙垂壁や遮煙スクリーンが設置されることが多い。
【０００３】
防煙垂壁は，建築物の天井に取り付けられるので，一般的には，視野を妨げないように，透明な板ガラスが用いられている。また，遮煙スクリーンはエレベータ前などの天井部に設けた格納箱にポリイミド製フィルムの巻体を格納し，災害時にポリイミド製フィルムを引き出すことができるようにしている。板ガラスやポリイミド製フィルムは，不燃性に優れていて，火災の時にも燃えない。
【０００４】
しかし，防煙垂壁としての板ガラスは，落下防止のための措置を施しても，落下して割れることがあった。例えば，平成１５年５月２６日１８時２４分頃，岩手，宮城県境沖を震源として発生した，Ｍ７，震度６弱の「三陸南地震」では，防煙垂壁ガラスの破損が報告されている。そこで，防煙垂壁として，板ガラス以外の素材のニーズがある。また，遮煙スクリーンとしてのポリイミド製フィルムは透明であるが，黄色味を帯びているため，更なる透明性の向上が望まれている。」
(2)先行技術文献
「【０００５】
特許文献１は，不燃シート材を開示している。この不燃シート材では，ガラス繊維織物と樹脂層との屈折率の差について規定しておらず，不燃シート材は必然的に不透明である。そして，不透明な不燃シート材を防煙垂壁に用いる場合には，視野を妨げ，オフィス，商業施設等の美観を損ねるので，建築材料としては問題があった。そこで，透明で，不燃性に優れ，かつ，割れない建築材料が所望される。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２７６１１３号公報［判決注：甲１８］」
(3)発明の効果
「【００１５】
本発明の透明不燃性シートは，不燃性のガラス繊維織物を用い，かつ，硬化樹脂層の重量が所定範囲内であるので，不燃性になる。ガラス繊維織物と硬化樹脂層との屈折率の差が０．０２以下であるので，ガラス繊維織物を視認できなくなり，透明になる。また，ガラス繊維織物と硬化樹脂層とのアッベ数の差が３０以下であるので，ガラス繊維織物と硬化樹脂層との界面で，可視光領域の散乱が少なくなり，着色も押さえることができる。」
(4)実施の形態
ア透明不燃性シート１０の説明
「【００１８】
図１は，本発明の一実施態様の透明不燃性シートを示す。透明不燃性シート１０は，ガラス繊維織物２０と，ガラス繊維織物２０を挟む一対の硬化樹脂層３２，３４とを含む。一対の硬化樹脂層３２及び硬化樹脂層３４は，ガラス繊維織物２０の隙間を充填し，互いに連続している。」
イガラス繊維織物２０
「【００１９】
ガラス繊維織物２０では，複数の経糸２２と，複数の緯糸２４とが組み合わさっている。ガラス繊維織物とは，ガラス繊維を経糸及び緯糸に用いて，織った布をいう。ガラス繊維織物は，ガラスクロスと呼ばれることもある。・・・
【００２１】
ガラス繊維織物２０中の隣接する経糸２２の間の隙間２８が０．５ｍｍ以下であることが好ましく，０．２ｍｍ以下であることが更に好ましい。また，ガラス繊維織物２０中の隣接する緯糸２４の間の隙間が０．５ｍｍ以下であることが好ましく，０．２ｍｍ以下であることが更に好ましい。ガラス繊維織物の経糸２２又は緯糸２４の隙間が狭い場合には，炎がガラス繊維織物を通過し難くなるからである。
【００２２】
ガラス繊維織物中のガラス繊維としては，汎用の無アルカリガラス繊維（Ｅガラス），耐酸性の含アルカリガラス繊維（Ｃガラス），高強度・高弾性率ガラス繊維（Ｓガラス，Ｔガラス等），耐アルカリ性ガラス繊維（ＡＲガラス）等があげられるが，汎用性の高い無アルカリガラス繊維の使用が好ましい。・・・
【００３４】
透明不燃性シート１ｍ２当たり，１枚のガラス繊維織物の重量は２０～１５０ｇ／ｍ２であることが好ましい。１枚のガラス繊維織物の重量が１５０ｇ／ｍ２を越える場合には，硬化樹脂の含浸速度が遅くなり，作業性が低下したり，含浸不良を起こすことがある。」
ウ硬化樹脂層３２，３４の説明
「【００２７】
図１では，硬化樹脂層３２及び硬化樹脂層３４が，ガラス繊維織物２０を両側から挟んでいる。また，硬化樹脂層３２及び硬化樹脂層３４が，ガラス繊維織物２０の隙間を充填し，互いに連続している。さらに，硬化樹脂層３２及び硬化樹脂層３４は，ガラス繊維織物２０に接触している。・・・
【００２９】
硬化樹脂層は，ビニルエステル樹脂，不飽和ポリエステル樹脂，又はエポキシ樹脂などで構成されていることが好ましく，耐熱性，耐薬品性，機械的強度，硬化特性に優れている点で，ビニルエステル樹脂で構成されていることが更に好ましい。」
エガラス繊維織物と硬化樹脂の量比
「【００３２】


本発明の一実施態様では，ガラス繊維織物２０が２０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層３２，３４が８０～３０重量％である。ガラス繊維織物２０が２０重量％未満の場合には，硬化樹脂層３２，３４の量が多くなり，透明不燃性シートの不燃性が低下する。一方，ガラス繊維織物２０が７０重量％を越える場合には，硬化樹脂層３２，３４の厚さが薄くなり，ガラス繊維織物の模様が浮き出てしまう場合があり，また，透明不燃性シートの透明性が低下する。なお，後述の建築基準法の評価法に基づく発熱性試験において，変形，熔融，亀裂などの損傷を抑え，不燃性をさらに向上させ，不燃性の認定に合格する水準にするために，本発明の透明不燃性シートは，ガラス繊維織物２０が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層３２，３４が７０～３０重量％であることが好ましい。」
オ屈折率
「【００３５】
本発明では，ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０．０２以下である。このように屈折率の差が小さいので，不燃性シートが透明になる。屈折率とは，光が二つの媒質の境界で屈折するとき，入射角の正弦と屈折角の正弦との比をいう。屈折率は，両媒質中の光の速さの比に等しい。
【００３６】
本発明では，ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物の屈折率は，特に制限がないが，例えば，１．４～１．７の範囲であることが好ましく，１．５～１．６の範囲であることが更に好ましい。なお，ガラス繊維を構成するガラス組成物が無アルカリガラスの場合には，屈折率を１．５５～１．５７の範囲にすることができる。
【００３７】
硬化樹脂層の屈折率測定方法は，ＪＩＳＫ    ７１４２の「プラスチックの屈折率測定方法」（Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ    ｔｈｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘ    ｏｆｐｌａｓｔｉｃｓ）に従う。具体的には，ガラス繊維織物が含まれていない硬化性樹脂のフィルムを，ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し，アッベ屈折計を用いて測定する。」
カアッベ数
「【００３８】
本発明では，ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下である。アッベ数は，透明体の色収差を評価する数値であり，可視光領域の散乱の評価に用いられる。材料のアッベ数Ｖは次のように定義される。
【００３９】
【００４０】
nD,nF,   nCは材料の波長がそれぞれD-589.2   nm,F-486.1nm   ,C-656.3nm   の光に対する屈折率である。
【００４１】
ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物のアッベ数は，特に制限がないが，例えば，３５～７５の範囲であることが好ましく，５０～７０の範囲であることが更に好ましい。」
キ不燃性
「【００４２】
本発明の透明不燃性シートは，輻射電気ヒ－タ－から透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ2の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ2以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ2を超えないことが好ましい。本発明の透明不燃性シートが，具体的にどの程度不燃性であるかを建築基準法における評価法に基づいて数値で示したものである。」
ク全光線透過率，ヘーズ
「【００４３】
本発明の透明不燃性シートは，全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが３０％以下であることが好ましく，全光線透過率が８５％以上であり，かつ，２０％以下であることが更に好ましい。本発明の透明不燃性シートが，具体的にどの程度透明であるかを数値で示したものである。・・・
【００４５】
透明不燃性シートのヘーズの測定方法は，ＪＩＳＫ    ７１０５の「プラスチックの光学的特性試験方法」（ＴｅｓｔｉｎｇＭｅｔｈｏｄｓ    ｆｏｒＯｐｔｉｃａｌＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓ    ｏｆＰｌａｓｔｉｃｓ），「６．４ヘーズ」に従う。具体的には，積分球式測定装置を用いて拡散透過率及び全光線透過率を測定し，その比によって表す。
【００４６】
【００４７】
Ｈ：ヘーズ（％）
Ｔｄ：拡散透過率（％）
Ｔｔ：全光線透過率（％）」
(5)施工の一例
「【０１１２】
本発明の透明不燃性シートは，防煙垂壁又は遮煙スクリーンとして好適に用いることができる。遮煙スクリーンは，例えば，エレベーターのドアの外側の上部に，丸めた状態で収納されている。そして，火災等の非常時に，遮煙スクリーンがエレベーターのドアの前に降下し，エレベーター中に煙が侵入するのを防止ないし低減する。」
２取消事由１（本件発明と甲１発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
(1)甲１文献の記載
甲１文献（甲１。訳文は甲２１２の３）には，次の記載がある（図面２及び４は，別紙甲１文献図面目録参照）。
ア好適な技術形態の説明
「簡素に上で述べたように，本発明によって提供されるカーテン封じ込めシステムは，建築物の屋根デッキの下側から垂下され，その端が床よりもはるかに上方の高さにある煙封じ込めカーテンに関する。そのようなシステムの主目的は，建物内の火によって発生した煙を小さな天井エリアに閉じ込め，自動的に始動した換気装置の手段によって，その煙の迅速な引き抜きを可能にすることである。」（４頁下から９行以下）
イ従来技術


「従来技術の煙封じ込めカーテンシステムの描写が図２及び３に示される。・・・図２は，ルーフデッキ１０に通常平行な方向に梁の中心線の各サイドに外側に突出する上部フランジ１４を有する棒梁１２に支持されたルーフデッキ１０を例証している。煙閉じ込めカーテン２０は，事前に三つの部分を通してあけられた穴に通って置かれた一連のネジ及びナット２６によって山形鋼２２と平鋼２４の間のその上縁で留められる。カーテン２０は，比較的重い樹脂含浸ガラス繊維織物からなり，基本的に垂直方向に垂れ下げられる。」（５頁６行ないし１６行）
ウ実施例
「図４が，図２に示された建築物の屋根支持構造の同様の図を示す。フランジ１４を有する棒梁１２が，屋根デッキ１０を支持しており，これらはすべて破線である。本発明のカーテンシステムが，垂直下向きに垂れ下がるようにフランジ１４から垂下されて示される。ダブルジョーのばねクリップ１６２が上側管状棒１２４に取り付けられており，この上側の管状棒がカーテン１２０を保持しており，さらにこのカーテン１２０が下側棒１２８を垂下させている。」（５頁２８行ないし３３行）
エ実施例の続き
「カーテン１２０は比較的軽量な樹脂被覆ガラス繊維織物によって作られており，通常の低い圧力においては煙が実質的に通らない。本発明の実施例として有用な被覆ガラス繊維織物としては，ＦｉｒｅｓａｆｅＰｒｏｄｕｃｔｓ    Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ（ニューヨーク，ニューヨーク州）の製造に係るＳａｎｄｅｌ（登録商標）という織物がある。Ｓａｎｄｅｌ（登録商標）織物の仕様によれば，その織物は，最も重いもので１平方ヤードあたり８．６オンス未満であり，非発火性で，通気性は，０．０ＣＦＭである。」（５頁３６行ないし４２行）。
(2)甲１発明の認定
上記(1)によれば，甲１発明は，前記第２，３(1)アのとおり，「ａ１．建築物の屋根デッキの下側から垂下された，樹脂で被覆したガラス繊維織物からなる，ｋ１．煙封じ込めカーテン。」であると認められるから，審決の甲１発明の認定に誤りはない（争いがない）。
(3)本件発明と甲１発明との対比
ア甲１文献の前記記載によれば，甲１発明の「建築物の屋根デッキの下側から垂下された煙封じ込めカーテン」は，本件発明における防煙垂壁に相当することが認められる。
イ甲１文献の「カーテン１２０は，・・・樹脂被覆ガラス繊維織物によって作られており，通常の低い圧力においては煙が実質的に通らない。」との記載を考慮すると，甲１発明においては，ガラス繊維織物の布目を樹脂が塞ぐように被覆されていることが認められる。そして，本件発明における「ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層」は，織物と樹脂層との位置関係から，その樹脂層がそのガラス繊維織物を被覆する位置関係にあることは明らかであるといえる。そうすると，審決が，甲１発明と本件発明とを対比して，「Ａ１’．樹脂で被覆したガラス繊維織物からなる防煙垂壁であって，Ｂ１’．該樹脂で被覆したガラス繊維織物が，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物の少なくとも一方の表面を被覆する樹脂層と，を含む，Ｋ．防煙垂壁。」である点で一致していると判断したことに誤りがあるとはいえない。
ウ原告の主張について
原告は，本件発明では，シートを透明にするために，樹脂を被覆させたガラス繊維織物ではなく，含浸させたガラス繊維織物を用いていること，樹脂を被覆しただけのガラス繊維織物は透明となり得ないこと，甲１文献には透明性について一切の説明がないこと等を踏まえれば，甲１発明の「樹脂で被覆したガラス繊維織物」と本件発明１の「透明不燃性シート」との間に一切の重なりはないから，審決には，本件発明１と甲１発明の一致点の認定に誤りがあると主張する。しかし，審決は，本件発明１の構成要件Ｂの「少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明不燃性シート」は，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の一形態であるとして，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」を本件発明と甲１発明との一致点として認定した上で，本件発明が「透明不燃性シート」であることを，本件発明と甲１発明の相違点であると認定しているのである。原告の上記主張は，審決の認定を正解せずに，「透明性」について相違点と認定されていないとの前提に立つものであると解される。したがって，原告の上記主張は，その前提において誤っており，採用することができない。
３取消事由２（甲１発明を主引用発明とし，甲１０文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)本件発明と甲１発明の相違点について
本件発明と甲１発明との相違点は，前記第２，３(1)イ(ｲ)のとおりである。(2)甲１０文献の記載事項（甲１０。表１は別紙甲１０文献図面等目録参照）
ア利用分野及び従来技術
「【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は，溶接や溶断作業等において発生する火花を遮断して火災発生を予防できるウエルディングカーテン材に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来，ウエルディングカーテン材としては，軟質塩化ビニル樹脂などの熱可塑性樹脂製の透明シートならなるものが知られている・・・。しかし，この種のウエルディングカーテン材は，熱可塑性樹脂製であるため，燃焼したり，溶接や溶断作業の際に生ずるノロやスパッタ等の火花が貫通して孔があき易い。【０００３】溶接，溶断作業の際に生ずるノロやスパッタ等の火花の貫通を防止できるウエルディングカーテン材として，炭素繊維などの無機繊維の織物又は不織布，或いはガラス繊維の織物又は不織布にシリコン樹脂等をコーテイングしたものが用いられている。」
イ従来技術の課題
「【０００４】
【発明が解決しようとする課題】前者の熱可塑性樹脂製透明シートからなるウエルディングカーテン材のうち，軟質塩化ビニル樹脂製のものは，ＪＩＳ－Ａ－８９５２に定められた火災安全の評価基準に達している。しかし，この火災安全の評価基準は，シート自体が燃え広がることなくて火災に進展しないことが基準とされており，軟質塩化ビニル樹脂製シートからなるウエルディングカーテン材であっても，ノロやスパッタ等の高温の火花に触れると溶けて孔があき易い。そのため，その孔から火花が貫通して火災が発生する危険性があり，ＪＩＳ－Ａ－１３２３に規定されているようなより高度の火災安全基準には満足せず，使用範囲が限定されるものであった。


【０００５】後者の炭素繊維等の無機繊維の織物，シリコ－ンでコーティングしたガラス繊維の織物又は不織布等からなるウエルディングカーテン材は，ＪＩＳ－Ａ－１３２３に規定されている火災安全の評価基準に満足するものであるが，不透明であるか，曇った状態であってその向こう側を見通すことができないという問題があった。そこで，覗き孔をあけ，そこに透明軟質塩化ビニル樹脂シートを貼って覗き窓を形成しているが，そのための手間と費用が嵩み，また，覗き窓部分は火花により孔があく危険性があった。」
ウ課題を解決する手段
「【０００７】
【課題を解決するための手段】この発明のウエルディングカーテン材は，光線透過性を有する無機繊維からなる織物又は不織布に難燃性熱硬化性樹脂組成物を含浸して硬化した繊維強化樹脂シートからなるウエルディングカーテン材であって，上記難燃性熱硬化性樹脂組成物の硬化後における屈折率Ａと上記無機繊維の屈折率Ｂとの関係が，次式（１）を満足するものであり，かつ，繊維強化樹脂シートの平行光線透過率が全光線透過率の８０％以上であることを特徴とするものである。【０００８】Ｂ＋０.０１５≧Ａ≧Ｂ－０.００５・・・・・（１）上記難燃性熱硬化性樹脂組成物に関しては，ハロゲン化アリールのアクリル誘導体もしくはハロゲン元素を含む不飽和ポリエステル樹脂，該誘導体もしくは不飽和ポリエステル樹脂を溶解し得る液状架橋剤，及び燐含有モノマーよりなり，ハロゲン元素が１５～５０重量％，燐が１～１０重量％含有されているものであることが好ましい。そして，液状架橋剤に関しては，末端ビニル基を１～３個含むアクリル系エステルのモノマーもしくはマクロモノマーからなるものであることが好ましい。」
エ無機繊維材
「【００１０】この発明において，光線透過性を有する無機繊維の織物又は不織布としては，例えば，ガラス繊維のヤーンやロービングを平織り，綾織り，繻子織りなどした織物，ガラス繊維チョップドストランドマットなどのガラス繊維不織布などがあげられる。・・・
【００１５】この発明において，無機繊維及び難燃性熱硬化性樹脂組成物を硬化したものの屈折率は，ＪＩＳ－Ｋ－７１０５に準拠して測定される２０℃の屈折率をいう。この発明のウエルディングカーテン材は，所定の幅，長さに裁断したものを衝立方式や吊り下げ方式のカーテンとして使用されるものであるから，柔軟性があって屈曲性に富み，二次加工性がよいことが好ましい。このため，難燃性熱硬化性樹脂組成物に柔軟剤や難燃性可塑剤を添加するのが好ましい。」
オ実施例
「【００２２】
【実施例】以下，この発明のウエルディングカーテン材の実施例について説明する。
（実施例１）光線透過性を有する無機繊維の織物として，屈折率１.５５５５のガラスヤーン平織りクロス（幅５００ｍｍ，厚さ１００μｍ，目付け１００ｇ／㎡）を用い・・・低粘度の予備含浸液に浸漬含浸させ，十分に水切りした。【００２３】この予備含浸液を含浸させた平織りガラスヤーンクロスに，テトラブロモビスフェノールＡ－ビスアクリレート（臭素含有率４２重量％）１００重量部，テトラヒドロフルフリルアクリレート４０重量部，ビスフェノールＡ－エポキシアクリレート（ＳＰ－２５００，昭和高分子社製）２０重量部，ジフェニル－２－メタクロイルオキシエチルホスフェート（燐含有率８.６重量％）２０重量部，トリスジクロロプロピルホスフェート（難燃性可塑剤：燐含有率７.２重量％，塩素含有率４８.６重量％）２０重量部，光重合剤（ダロキュアー１１７３，メルク社製）２重量部からなる基本難燃性熱硬化性樹脂組成物を，クロス１００ｇに対してほぼ２８０ｇの割合で塗布含浸させ，ローラーでよく予備含浸液と混ぜ合わせた。次いで，その両面に１２５μｍ厚さのポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）フィルムを被覆し，これを０.５ｍｍ間隔のローラー間に通して脱泡するとともに平滑化した後，紫外線を照射して硬化した。・・・
【００３６】このシートについて，ＪＩＳ－Ｋ－７１０５に準拠して測定した，全光線透過率，平行光線透過率，平行光線透過率／全光線透過率及び像解明度（くし幅０.５ｍｍ），並びにＪＩＳ－Ａ－１３２３に準拠して行った難燃性試験（Ｂ種試験：鋼板厚さ４.４ｍｍ，Ｃ種試験：鋼板厚さ３.２ｍｍ）の結果は表１に示すとおりであった。」
カ段落【００３７】の表１には，「実施例１」のウエルディングカーテン材について，ガラス繊維の屈折率が１.５５５５，熱硬化性樹脂組成物硬化シートの屈折率が１.５５５７，繊維強化熱硬化性樹脂シート（ウエルディングカーテン材）が透明であること，全光線透過率が９１.８％，平行光線透過率が７８.６％，ＪＩＳ－Ａ－１３２３に準拠して行った難燃性試験のＢ種試験及びＣ種試験のいずれにも適合していることが記載されている。
「【００３８】以上の結果から明らかなとおり，この発明のウエルディングカーテン材は，繊維強化樹脂シートに使用された熱硬化性樹脂組成物の硬化後における屈折率Ａと無機繊維の屈折率Ｂとが，Ｂ＋０．０１５≧Ａ≧Ｂ－０．００５の関係を満足し，難燃性繊維強化シートの平行光線透過率が全光線透過率の８０％以上の透明性がある。」
キ発明の効果
「【００３９】
【発明の効果】この発明のウエルディングカーテン材は，以上のとおり，透明性があって，向こう側を見通すことができるばかりではなく，難燃性であって，溶接や溶断作業等において発生する高温の火花が貫通することがなく，火災発生を予防できる。」
(3)各文献の記載事項
ア甲８文献
甲８文献（甲８。全文訳は甲２１３）には次の記載がある。
(ｱ)従来技術の説明
カーテン煙幕は，火災時に，オフィス，エレベータ，アトリウム又はその他のオープンエリアで煙が急速に立ち上がり，高層建築全体に広がることを防止するための装置である。その際，カーテン煙幕は，火災発生階より上の階から人々が避難し，設備を搬出するための時間を延ばす。さらに，ある種のカーテン煙幕のより日常的な利点として，天井をすっきりさせるのに役立つという点がある。・・・天井組立体で使用される１つのタイプのカーテン煙幕の構成では，煙シールドを構成するガラス又は透明なプラスチックのシートは，天井の面から垂直方向に下に伸びるように恒久的に設置される。（２頁６行ないし１３行）
(ｲ)カーテン組立品及び煙シールド


カーテン煙幕組立品１２は，シート状に形成されており，天井１０から主に垂直方向に下に伸びている煙シールド１４を含む。煙シールド１４は，好ましくはガラス製であるが，プラスチック又は木のような他の天然又は合成材料でも使用してもよい。（カラム２の３８行ないし４０行）
(ｳ)図４の説明（図４は省略）
図４に示す例において，煙シールドは実質的に透明であるが，これは全体又は一部が着色又は不透明であってもよい。（カラム５の６７行ないしカラム６の１行）
(ｴ)記載４
本発明は，インテリアデザイナー又は建築家に，煙シールド１４の材料及び外観を自由に選択するのを可能にする。実際，本発明の煙シールドは容易に変更し得るので，該シールド自体，インテリアデザインにおいて魅力的な要素となるように決められ得る，又は広告又は他のディスプレイを支えるために使用し得る。（カラム６の２行ないし８行）
イ実公昭５２－４９２０８号公報（甲２。以下「甲２文献」という。）「建物内の所要個所でその天井部から下方に垂設すべくなした防煙区画用垂れ壁であって，透明体で構成してあることを特徴とする防煙区画用垂れ壁」（実用新案登録請求の範囲）
「本考案によるときは，防煙区画用垂れ壁を，透明体で構成してあるから次の効果を奏する。
①火災発生時に，この防煙区画用垂れ壁の一側から煙が天井面に沿って流動してきた場合，煙が防煙区画用垂れ壁上部に到達するまでに，この煙の存在を防煙区画用垂れ壁の他側からいち早く知り得る・・・火災がさほど進行していないまだ安全な段階において火災発生を発見でき，人身事故等の大惨事を未然に防止できる大なる効果がある。
②又，平常時についてみると，防煙区画用垂れ壁が上述のように透明体であることにより，これが不透明体であるものに比し照明による光を透過せしめて照明効果の低下を少なくできると共に，防煙区画用垂れ壁を透して向側を広く見透せ，空間を広く感じさせ得る利点がある。」（１頁右欄１９行ないし３７行）ウ特開平１１－７６４４２号公報（甲３。以下「甲３文献」という。）「垂れ壁本体５は，例えば，無色透明の板ガラス５ａで構成する。このような板ガラス５ａを用いれば，居住者に防煙垂れ壁の存在を意識させることがなく，天井１の近傍の見通しが確保できて圧迫感を生じさせない。」（【００１１】）エ特公昭５２－４３０１４号公報（甲７。以下「甲７文献」という。）甲７文献には次の記載があり，特公昭５５－４４９８４号公報（甲６）にも同旨の記載がある。
「この発明は，建築基準法によって，一定以上の広さの部屋の天井に，所定の幅の仕切り壁を垂設することが定められている防煙用仕切り壁の取付構造の改良に関する。上記仕切り壁は，天井下面に垂設されるものなので，通常は透明なガラス板を用いて室内の美観を損ねないようにしている。」（１欄（１頁左欄）２２行ないし２８行）
オ特開２００３－２７６１１３号公報（甲１８。以下「甲１８文献」という。）には，以下の記載がある。
(ｱ)「輻射電気ヒ－タ－から基材の表面に５０ｋＷ／ｍ2   の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ2以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ2を超えない基材であって，前記基材が，ガラス繊維織物の少なくとも片面に樹脂層を設けて成り，該ガラス繊維織物の経糸および緯糸の密度合計が５９本／２５ｍｍ以上であり，該経糸または緯糸の撚数が４回／２５ｍｍ以下であり，且つ該ガラス繊維織物の通気性が７ｃｍ3×ｃｍ-2×ｓ-1以下であることを特徴とする不燃シート材。」
（請求項１）
(ｲ)平成１２年６月１日施行された改正建築基準法に伴い，防火材料の性能規定化がなされ，不燃材料については，加熱開始後２０分間，①燃焼しないものであること，②防火上有害な変形，溶融，き裂その他の損傷を生じないものであること，③避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること，と定められた。さらに，前記①と②に関しては，さらに細かく発熱性試験が定められ，輻射電気ヒ－タ－から基材の表面に５０ｋＷ／ｍ2の輻射熱を照射し，ｉ）加熱開始後の２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ2以下，ｉｉ）加熱開始後２０分間，防火上有害な裏面まで貫通する亀裂および穴がないこと，ｉｉｉ）加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ2を超えないこと，と定められた（【０００２】，【０００３】）。
(ｳ)本発明に用いられるガラス繊維糸としては，汎用の無アルカリガラス繊維（Ｅガラス），耐酸性の含アルカリガラス繊維（Ｃガラス），高強度・高弾性率ガラス繊維（Ｓガラス，Ｔガラス等），耐アルカリ性ガラス繊維（ＡＲガラス）等があげられるが，汎用性の高い無アルカリガラス繊維の使用が好ましい（【０００９】）。(ｴ)「本発明に用いられるガラス繊維織物の経糸および緯糸の撚数については，４回／２５㎜以下が好ましい。即ち，４回／２５㎜以上の経糸および緯糸を用いてガラス繊維織物を製織すると，ガラス糸としての集束性が高まり，バスケットホールと呼ばれる経糸と緯糸により囲まれたガラス糸のない部分の面積が大きくなり，該織物の通気性を７㎝３×㎝－２×ｓ－１以下にする事が困難となるためである。」「従って，更なる通気性の低下を図るためには，経糸または緯糸の少なくともどちらか一方に撚数が３回／２５㎜以下の合撚糸を用いることが，特に好ましくなってくる。」
（【００１２】，【００１３】）
(ｵ)「ガラス繊維織物の少なくとも片面に樹脂層を設けた不燃シート材を加熱すると，難燃性が非常に高いと言われている，フッ素樹脂・シリコーン樹脂であっても，その殆どは樹脂が熱分解を受け揮散してしまい，ガラス繊維織物の表面の樹脂がなくなり，ガラス繊維織物が現れてくる。」（【００１５】）「本発明で用いられる不燃シート材の樹脂層の樹脂量については，膜材料等の建築材料向けには３００～７００ｇ／㎡が好ましく，且つ不燃シート材の全体の厚さが，０．４５㎜以上になるように成形されることが好ましい。」（【００１８】）カ特開２００３－７３９７３号公報（甲４０。以下「甲４０文献」という。）


(ｱ)表１及び表２
防水・不燃性膜材について，ガラス繊維織布の両面に塩化ビニル樹脂をコーティングした実施例１ないし５（表１）は，「塩化ビニル樹脂と可塑剤の合計乾燥質量」が約３５０ｇ／㎡であり，甲１８文献と同様の燃焼性試験を実施した結果が「合格」であったのに対し，比較例５は，「塩化ビニル樹脂と可塑剤の合計乾燥質量」が約４５０ｇ／㎡であり，燃焼性試験に「不合格」であった。(ｲ)「比較例５においては防水性樹脂被覆層の中に占める，塩化ビニル樹脂と可塑剤の合計乾燥重量が４００ｇ／㎡を超えているため，総発熱量が８ＭＪ／㎡を超え，更に，最高発熱速度も１０秒を超えて２００ｋｗ／㎡を超えていた。」（８頁左欄６行ないし１０行）
キ国際公開第０３／０６４５３５号（甲１１。以下「甲１１文献」という。）甲１１文献には，アッベ数に関し，次の記載がある。
「樹脂とガラスとのアッベ数が近いと広い波長領域において両者の屈折率が一致し，広い波長領域で高い光線透過率が得られる。」（８頁１６行ないし１８行）ク特開平５－２９４６７１号公報（甲１２。以下「甲１２文献」という。）(ｱ)アッベ数は，透明媒質体の光の分散に関する性質を規定する量のことであり，ＰＣ樹脂（判決注・ポリカーボネート樹脂）のアッベ数は，約３０である。ＰＣ樹脂とガラス繊維のアッベ数が大きく異なると，Ｎdより紫外域に近づいた波長における屈折率，例えば光源波長４８６．１μｍにおける屈折率（以下，ＮFという），及びＮdより赤外域に近づいた波長における屈折率，例えば光源波長６５６．３μｍにおける屈折率（以下，ＮCという）が大きく異なることになる。このようなＰＣ樹脂と，ガラス繊維からなる樹脂成形体に対し，白色光が照射されると，例えばＮFやＮCの波長において，ＰＣ樹脂とガラス繊維の界面で光線が散乱し，このため樹脂成形体に色付きが発生する（【００１０】ないし【００１２】）。(ｲ)表から明らかなように屈折率とアッベ数がＰＣ樹脂のそれらと近似しているＮｏ．１と２の試料からなるガラス繊維を用いた樹脂成形体は，良好な透明性を有し，しかも色付きも認められなかった。しかしながらアッベ数がＰＣ樹脂のそれと大きく異なるＮｏ．３の試料からなるガラス繊維を用いた樹脂成形体は，良好な透明性を有していたが，色付きが認められた（【００２５】，【００２６】）。(ｳ)表１及び２から，①実施例である試料Ｎｏ．２のガラス繊維のアッベ数は４５であり，ＰＣ樹脂のアッベ数３１との差が１４であること，この場合には，色付きが生じないこと，②比較例である試料Ｎｏ．３のガラス繊維のアッベ数は５３であり，ＰＣ樹脂のアッベ数３１との差が２２であること，この場合には，色付きが生じることが認められる。
(4)相違点の検討
ア相違点１－１について
相違点１－１は，構成要件Ａ１及びＩに関し，本件発明１は，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」が「透明不燃性シート」であり「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」ものであるのに対し，甲１発明では，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」について，このような特定がされていない点である。
甲１発明の煙封じ込めカーテンは，防煙垂壁に相当するものであり，本件特許の出願当時，①防煙垂壁において，これを不燃性のものにすることは，周知の課題であったこと（甲１５。平成１２年６月１日施行改正建築基準法（２年目施行）の解説），また，②甲１８文献の前記記載によると，輻射電気ヒーターから試験体の表面に５０ｋＷ／㎡の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／㎡以下であり，かつ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／㎡を超えないことを不燃性材料の規格（以下「不燃性規格」という。）とすることは周知のものであったことが認められる。また，甲２，甲３，甲７，甲８各文献の前記記載によれば，防煙垂壁は，透明なものが，防災上も美観上も優れていることが，本件特許の出願当時において，当業者の技術常識であり，防煙垂壁を透明にすること（透過光の色付きを抑えたものにすること）が好ましいという課題も本件特許の出願当時に周知であったことが認められる。そして，甲１０発明のウエルディングカーテン材は透明ではある。しかし，甲１０文献には，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たすものであるか否かについてはその記載がなく，甲１０発明のウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たすかどうかは不明である。防煙垂壁において，不燃性規格を満たすべきことが周知の課題であったことからすると，当業者が，甲１発明の防煙垂壁として，甲１０発明のウエルディングカーテン材を組み合わせる動機付けに乏しいといわざるを得ない。


審決は，この点について，甲１０発明の「ウエルディングカーテン材」は，「難燃性であって，溶接や溶断作業等において発生する高温の火花が貫通することなく，火災発生を予防することができる」（甲１０文献の段落【００３９】）ものであるから，その実施例１の「ウエルディングカーテン材」は，相違点１－１に係る本件発明１の構成要件である「不燃性」を満たしている蓋然性が高く，これは，原告が甲１０文献の実施例１の樹脂を再現し，甲１８文献に記載された発熱性試験と同等の「不燃性試験」を行った結果（甲３５）によって，支持されている，と判断した。しかし，甲１０発明のウエルディングカーテン材が難燃性で，高温の火花が貫通することがないものであるとしても，不燃性規格は，前記のとおり，輻射電気ヒーターから試験体の表面に５０ｋＷ／㎡の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／㎡以下であり，かつ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／㎡を超えないことであるから，このような加熱開始後２０分間の発熱性試験をクリアするものかどうかは，甲１０文献から明らかであるとはいえない。そして，甲１０文献からこの点が明らかではない以上，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たす蓋然性が高いとまではいえず，当業者が甲１０文献の実施例１の再現実験をして，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たしているかどうかを確認するのが当然であるということもできない（なお，被告が実施した甲３５の実験についても，甲１０文献の実施例１で使用されるガラス繊維織物は，厚さが１００μｍ，目付１００ｇ／㎡のものであるのに対し，甲３５の実験において，甲１０発明の再現に使用したガラス繊維織物は，厚さが９０μｍ，目付１０４．５ｇ／㎡のものであることなど，甲１０文献の実施例１に忠実な再現実験と直ちにいうこともできない。）。以上によれば，審決の上記判断は，採用することができない。
イ相違点１－２について
相違点１－２は，構成要件Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＪに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差が０.０２以下」で，「アッベ数の差が３０以下」であり，透明不燃性シートの「全光線透過率が８０％以上」であり，かつ，「ヘーズが２０％以下」であり，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるのに対し，甲１発明では，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差」及び「アッベ数の差」が特定されておらず，かつ「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の「全光線透過率」及び「ヘーズ」の値が特定されておらず，「屈折率」の測定方法が特定されていない点である。甲１０文献の段落【００２２】，【００２３】及び表１の記載によれば，甲１０文献には，「ウエルディングカーテン材」の発明の実施例１として，「屈折率１.５５５５のガラスヤーン平織りクロス」に，「基本難燃性熱硬化性樹脂組成物と予備含浸液」とを含浸させ紫外線硬化させたシートであって，「基本難燃性熱硬化性樹脂組成物と予備含浸液との全組成物を硬化させた硬化物の屈折率」が「１.５５５７」であるシートが，「透明」であり，「全光線透過率」が「９１.８％」であり，「平行光線透過率」が「７８.６％」であることが記載されている（なお，「全光線透過率９１.８％，平行光線透過率７８.６％」はヘーズ値としては約１４％を意味する。）。そうすると，甲１０文献の実施例１の「ウエルディングカーテン材」について，同文献には，相違点１－２に係る本件発明１の構成のうち，「シート」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差が０.０２以下」（屈折率の差は０.０００２（１.５５５７－１.５５５５））であること（構成要件Ｆ）及び透明不燃性シートの「全光線透過率が８０％以上」であり，かつ，「ヘーズが２０％以下」であること（構成要件Ｇ）が開示されていると認められる。
しかし，甲１０発明のシートが「透明」であったとしても，相違点１－２のうち「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下」であるとの構成を満たすかどうかについては明らかではない。
したがって，甲１発明に甲１０発明のシートを組み合わせたとしても，本件発明１の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下」との構成を得るとまでいうことはできない。
審決は，甲１０発明のウエルディングカーテン材が透明であること，樹脂とガラスとのアッベ数の差を小さくすると透明性が高まり，色付きが抑えられることが本件特許の出願時に周知の技術であったことからすると，甲１０発明のウエルディングカーテン材が「アッベ数の差が３０以下」との構成を満たしている蓋然性が高く，仮にそうでないとしても，そのような構成にすることは適宜の設計事項であると判断した。しかし，甲１０文献においては，そのウエルディングシートにおける樹脂組成物とガラス組成物とのアッベ数の差については特段の記載がないのであるから，「アッベ数の差が３０以下」との構成を満たしている可能性があるとしても，その構成の記載があるに等しいとまでいうことはできない。よって，甲１発明と本件発明１の相違点１－２に係る構成は，甲１発明に甲１０発明の透明難燃性シートを組み合わせることにより得られる構成であるとまでいうことはできないから，この相違点にかかる構成は，当業者が容易に想到し得たものであると判断した審決の判断には誤りがある。
なお，「ガラス繊維を構成するガラス組成物」と「硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「前記屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるとの本件訂正が，「ガラス繊維を構成するガラス組成物」について，新規事項の追加であり，これを認めた審決の判断にも誤りがあることは，後記１２のとおりである。
ウ相違点１－３について


相違点１－３は，本件発明１においては，構成要件Ｂ，Ｃ及びＤに関し，透明不燃性シートが「少なくとも１枚のガラス繊維織物と，ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む」ものであり，「ガラス繊維織物を挟む一対の樹脂層」の「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であり，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」であるのに対し，甲１発明においては，樹脂で被覆したガラス繊維織物が「ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層」を含むこと，「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であること，及び「ガラス繊維織物と樹脂層との重量比」が特定されていない点である。
甲１０文献の実施例１に記載された「基本難燃性熱硬化性樹脂組成物」には，テトラブロモビスフェノールＡ－ビスアクリレートが主成分として含まれており，これはビニルエステル樹脂に属するものと認められる。また，甲１０文献に記載された実施例における製造方法（段落【００２２】ないし【００２４】）からすると，甲１０発明において，ガラス繊維織物を挟む一対の樹脂層が形成されていることは明らかであるといえる。
しかし，相違点１－３のうち「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」との構成については，甲１０文献の実施例１では，ガラス繊維織物１００ｇに対し難燃性熱硬化樹脂組成物は２８０ｇの割合であるから（【００２３】），その割合は，ガラス繊維織物が２６．３重量％であり，熱硬化樹脂組成物が７３．７重量％であると認められる。
したがって，甲１発明に甲１０文献の実施例１のウエルディングカーテン材を組み合わせたとしても，本件発明１の「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」との構成を得ることはできない。エ以上によれば，甲１発明に甲１０発明ないし甲１０文献の実施例１のウエルディングカーテン材を組み合わせることについては，その動機付けに乏しく，また，仮にこれを組み合わせたとしても，本件発明１の構成を得ることはできず，本件発明１は，甲１発明及び甲１０発明から容易に想到し得たものということはできない。
(5)本件発明２，３及び７について
ア本件発明２，３及び７と甲１発明との相違点
本件発明２と甲１発明とを対比すると，相違点１－１ないし１－４に加え，相違点１－５及び１－６でも相違すること，本件発明３と甲１発明とを対比すると，相違点１－１ないし１－４に加え，相違点１－７及び１－８でも相違すること，本件発明７と甲１発明とを対比すると，相違点１－１ないし１－４並びに相違点１－６及び１－７に加え，相違点１－９ないし１－１１でも相違することが認められる。
イ相違点１－１ないし１－３について
相違点１－１ないし１－３については，甲１発明に甲１０発明及び周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に想到することができるとはいえないことは前記に認定判断のとおりである。
よって，その余の相違点について判断するまでもなく本件発明２，３及び７は，甲１発明と甲１０発明及び周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明することができたものと認めることはできず，この点に関する審決の判断は誤りである。
(6)被告の主張について
ア被告は，本件発明１がガラス繊維と樹脂からなる複合シートを使用した防煙垂壁であることを踏まえると，当業者であれば，甲１文献に接した際に，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を無色透明にすることが好ましいという周知の課題に適合させ，ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートを不燃性で無色透明にするための技術的手段の解決のために，甲１０発明のウエルディングカーテン材を採用することは当然に動機付けられるといえる，また，甲１０発明は，甲１発明と使用する材料の構造が共通しており，防煙垂壁に要求される機能の点でも共通しているから，このような構造や機能の共通性に鑑みれば，透明かつ不燃性であることが求められるという防煙垂壁の周知の課題を解決するために，甲１発明に甲１０発明を適用する動機付けは十分にあるといえる，などと主張する。しかし，甲１発明に甲１０発明ないし甲１０文献の実施例１のウエルディングカーテン材を組み合わせることについては，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たすかどうかが甲１０文献から明らかではない以上，その動機付けに乏しく，また，仮にこれを組み合わせたとしても，本件発明１の構成を得ることはできず，本件発明１は，甲１発明及び甲１０発明から容易に想到し得たものということはできないのは前記認定のとおりである。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。イ被告は，甲１０発明のウエルディングカーテン材は，難燃性であることが明示され，かつ高温の火花を貫通させることもないため，当業者であれば不燃性を満たしている蓋然性が高いと容易に認識できるものであり，しかも，甲１０発明のウエルディングカーテン材は実際に不燃性であるから（甲３５），甲１０発明のウエルディングカーテン材は，不燃性を備えている可能性が高く，「防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題」の解決に好適であるといえる旨主張する。しかし，甲１０発明のウエルディングカーテン材が難燃性で，高温の火花が貫通することがないものであるとしても，不燃性規格をクリアするものかどうかは，甲１０文献から明らかであるとはいえない以上，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たす蓋然性が高いとまではいえず，当業者が甲１０文献の実施例１の再現実験をして，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たしているかどうかを確認するのが当然であるということもできないのは前記認定のとおりである。したがって，被告の上記主張は採用することができない。４取消事由３（甲１発明を主引用発明とし，甲９文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)本件発明と甲１発明の相違点について
本件発明と甲１発明との相違点は，前記第２，３(1)イ(ｲ)のとおりである。
(2)甲９文献の記載事項
甲９文献（甲９）には，ガラスクロス補強透明難燃シートに関し，次に示す事項が開示されている。
ア「ガラスクロス補強透明難燃シート（エスロンＵＴシート）」（Ｂ－２７／１頁，１行目「表題」）


イ「感光性樹脂はこれまで薄膜的に使用される事が一般的で，シート状物等にし日用品や，二次構造材として使用することはほとんどなかった。・・・我々は数年前から製品化研究に着手して来たが，その一環としてガラスクロスを芯材にし，柔軟で透明な又，火花を貫通させない難燃性を有するシートを開発し，上市する運びとなったのでここに報告する。」（Ｂ－２７／１頁，「１．はじめに」）ウ「架橋性樹脂シートの弱点である強度を補強する為，今回はガラスヤーンクロスを用いた。これにより引張強度は約１００ＭＰ程度になり，シートを単独で使用するに充分な強度となった。火花を貫通させない透明且つ柔軟なと言う市場要求があり，技術的興味とマッチしたので開発したが，用途としては単にカーテン類に留まらず種々考えられる。」（Ｂ－２７／１頁，「２．透明難燃シート（エスロンＵＴシート）について」）
エ「ガラスヤーンクロスを芯材としこれに感光性難燃樹脂組成物を含浸，脱泡し所定の厚みに調整して紫外線硬化したもので架橋物であるため耐熱性に優れる。」
（Ｂ－２７／１頁，「２－１技術的要点」の１)）
オ「ガラスと樹脂組成物との屈折率をある範囲内に調整し，又，クロス内の空気を完全に脱泡することで透明が維持される。……屈折率の許容範囲はガラスの屈折率ＧＤ（ここではＤ２０    １.５５６）とするとＧＤ＋０.０１５＞ＧＤ＞ＧＤ－０.００５となる。」（Ｂ－２７／１頁，「２－１   技術的要点」の２)）（判決注：「＞ＧＤ＞」における「ＧＤ」は，「樹脂組成物の屈折率」の誤記と認める。）
カ表２
キ製品の特徴の１
「難燃性である。溶接等の火花を貫通させない。……建築用薄物材料の難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２２   防炎１級に合格     建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２３Ｃ種に合格」（Ｂ－２７／２頁，「２－２製品の特徴」の１)）
ク製品の特徴の２
「透明である又透明着色が可能である。    ヘイズ値２０～３０   無着色シートでの全光線透過率８９％」（Ｂ－２７／２頁，「２－２製品の特徴」の２)）
ケ製品の特徴の４
「耐熱性がある加熱分解温度（ＪＩＳ－Ｋ－７１２０）    ３５０℃常用熱風使用温度１６０℃」（Ｂ－２７／２頁，「２－２    製品の特徴」の４)）
コ製品の問題点の３
「繰返し折曲に弱い（ＭＩＴ４００回）但し直径１００ｍｍのドラムでの巻き上げテストでは１０万回クリアー（続行中），従って巻き上げカーテンには使用可能と思われる．」（Ｂ－２７／２頁，「２－４製品の問題点」の３)）
サ表３
表３には，「通常品」の重量が「３２８ｇ／ｍ２」であり，「引裂強度補強品」の重量が「３７５ｇ／ｍ２」であることが記載されている（Ｂ－２７／２頁）。
(3)相違点の検討
ア相違点１－１について
相違点１－１は，構成要件Ａ１及びＩに関し，本件発明１は，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」が「透明不燃性シート」であり「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」ものであるのに対し，甲１発明では，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」について，このような特定がされていない点である。
甲１発明の煙封じ込めカーテンは，防煙垂壁に相当するものであり，本件特許の出願当時，防煙垂壁において，これを不燃性のものにし，不燃性規格を満たすべきことは周知の課題であったことは前記認定のとおりである。また，防煙垂壁は，透明なものが，防災上も美観上も優れていることが，本件特許の出願当時において，当業者の技術常識であり，防煙垂壁を透明にすること（透過光の色付きを抑えたものにすること）が好ましいという課題も本件特許の出願当時に周知であったことも前記認定のとおりである。
そして，甲９発明のガラスクロス補強透明難燃シートは透明ではある。しかし，甲９文献には，同シートが不燃性規格を満たすものであるか否かについてはその記載がなく，甲９発明のシートが不燃性規格を満たすかどうかは不明である。防煙垂壁において，不燃性規格を満たすべきことが周知の課題であったことからすると，当業者が，甲１発明の防煙垂壁として，甲９発明のシートを組み合わせる動機付けに乏しいといわざるを得ない。
審決は，この点について，甲９発明の「ガラスクロス補強透明難燃シート」は，「難燃性である。火花を貫通させない。」（前記(2)キ）ものであるから，相違点１－１に係る本件発明１の構成要件である「不燃性」を備えている蓋然性が高く，仮に，不燃性を備えていないとしても，当該不燃性を備えるようにすることは，当業者が適宜なし得る単なる設計的事項である，と判断した。
しかし，甲９発明のシートが難燃性で，火花が貫通することがないものであるとしても，不燃性規格は，前記のとおり，輻射電気ヒーターから試験体の表面に５０ｋＷ／㎡の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／㎡以下であり，かつ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／㎡を超えないことであるから，このような加熱開始後２０分間の発熱性試験をクリアするものかどうかは，甲９文献から明らかであるとはいえず，同シートが不燃性規格を満たす蓋然性が高いとまではいえない。以上によれば，審決の上記判断は，採用することができない。
イ相違点１－２について


相違点１－２は，構成要件Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＪに関し，本件発明１は，「透明不燃性シート」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差が０.０２以下」で，「アッベ数の差が３０以下」であり，透明不燃性シートの「全光線透過率が８０％以上」であり，かつ，「ヘーズが２０％以下」であり，「屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるのに対し，甲１発明では，「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差」及び「アッベ数の差」が特定されておらず，かつ「樹脂で被覆したガラス繊維織物」の「全光線透過率」及び「ヘーズ」の値が特定されておらず，「屈折率」の測定方法が特定されていない点である。甲９文献の前記記載によれば，甲９発明のガラスクロス補強透明難燃シートについて，同文献には，相違点１－２に係る本件発明１の構成のうち，シートの「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「屈折率の差が０.０２以下」（屈折率の差は０.００５未満のものが記載されいている。）であること（構成要件Ｆ）及びシートの「全光線透過率が８０％以上」であり，かつ，「ヘーズが２０％以下」であること（構成要件Ｇ）が開示ないし示唆されていると認められる。
しかし，甲９発明のシートが「透明」であったとしても，相違点１－２のうち「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下」であるとの構成を満たすかどうかについては明らかではない。
したがって，甲１発明に甲９発明のシートを組み合わせたとしても，本件発明１の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物とのアッベ数の差が３０以下」との構成を得ることはできない。
審決は，甲９発明のシートが透明であること，樹脂とガラスとのアッベ数の差を小さくすると透明性が高まり，色付きが抑えられることが本件特許の出願時に周知の技術であったことからすると，甲９発明のシートが「アッベ数の差が３０以下」との構成を満たしている蓋然性が高く，仮にそうでないとしても，そのような構成にすることは適宜の設計事項であると判断した。しかし，甲９文献においては，そのシートにおける樹脂組成物とガラス組成物とのアッベ数の差については特段の記載がないのであるから，「アッベ数の差が３０以下」との構成を満たしている可能性があるとしても，その構成の記載があるに等しいとまでいうことはできない。以上によれば，甲１発明と本件発明１の相違点１－２に係る構成は，甲１発明に甲９発明の透明難燃性シートを組み合わせることにより得られる構成であるとまでいうことはできないから，この相違点にかかる構成は，当業者が容易に想到し得たものであると判断した審決の判断には誤りがある。
なお，「ガラス繊維を構成するガラス組成物」と「硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」との「前記屈折率の値は，ＪＩＳＫ    ７１４２に従って測定される測定値」であるとの本件訂正が，「ガラス繊維を構成するガラス組成物」について，新規事項の追加であり，これを認めた審決の判断にも誤りがあることは，後記１２のとおりである。
ウ相違点１－３について
相違点１－３は，本件発明１においては，構成要件Ｂ，Ｃ及びＤに関し，透明不燃性シートが「少なくとも１枚のガラス繊維織物と，ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む」ものであり，「ガラス繊維織物を挟む一対の樹脂層」の「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であり，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」であるのに対し，甲１発明においては，樹脂で被覆したガラス繊維織物が「ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層」を含むこと，「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であること，及び「ガラス繊維織物と樹脂層との重量比」が特定されていない点である。
甲９文献の前記記載によれば，甲９発明の「ガラスクロス補強透明難燃シート」の樹脂は硬化樹脂であることは認められるけれども，これがビニルエステル樹脂であるかどうかは明らかではない。また，ガラス繊維織物と樹脂との重量比についても，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」かどうかについても明らかではない。
したがって，甲１発明に甲９発明の「ガラスクロス補強透明難燃シート」を組み合わせたとしても，本件発明１の「樹脂」が「ビニルエステル樹脂」であり，「ガラス繊維織物が３０～７０重量％であり，一対の硬化樹脂層が７０～３０重量％」との構成を得ることはできない。
エ以上によれば，甲１発明に甲９発明のガラスクロス補強透明難燃シートを組み合わせることについては，その動機付けに乏しく，また，仮にこれを組み合わせたとしても，本件発明１の構成を得ることはできず，本件発明１は，甲１発明及び甲９発明から容易に想到し得たものということはできない。
(4)本件発明２，３及び７について
ア本件発明２，３及び７と甲１発明との相違点
本件発明２と甲１発明とを対比すると，相違点１－１ないし１－４に加え，相違点１－５及び１－６でも相違すること，本件発明３と甲１発明とを対比すると，相違点１－１ないし１－４に加え，相違点１－７及び１－８でも相違すること，本件発明７と甲１発明とを対比すると，相違点１－１ないし１－４並びに相違点１－６及び１－７に加え，相違点１－９ないし１－１１でも相違することが認められる。
イ相違点１－１ないし１－３について
相違点１－１ないし１－３については，いずれも甲１発明に甲９発明及び周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に想到することができるとはいえないことは前記に認定判断のとおりである。
よって，その余の相違点について判断するまでもなく本件発明２，３及び７は，甲１発明と甲９発明及び周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明することができたものと認めることはできず，この点に関する審決の判断は誤りである。
５取消事由４（本件発明と甲８発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
(1)甲８発明の認定
甲８文献の前記記載によれば，甲８発明は，前記第２，３(2)アのとおり，「天井から主に垂直方向に下に伸びている，透明シートからなる煙シールドを含むカーテン煙幕組立品であって，前記透明シートはプラスチックであるカーテン煙幕組立品。」であると認められる。
(2)本件発明と甲８発明の対比


本件発明と甲８発明を対比すると，甲８発明の「天井から主に垂直方向に下に伸びている」「ガーテン煙幕組立品」は，本件発明の「防煙垂壁」に相当し，甲８発明の「透明シート」と，本件発明の「透明不燃性シート」とは，「透明シート」である限りにおいて一致する。また，甲８発明と，本件発明の「少なくとも１枚のガラス繊維織物と，ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明不燃性シート」とは，「樹脂製品」である限りにおいて一致するものと認められる。そうすると，審決が，甲８発明と本件発明との一致点を「Ａ８’．透明シートからなる防煙垂壁であって，Ｂ８’．該透明シートが，樹脂製品であるＫ．    防煙垂壁。」と判断したことに誤りがあるとはいえない。
原告は，「該透明シートが，樹脂製品である」点を本件発明と甲８発明の一致点とした審決には誤りがある旨主張する。しかし，本件発明と甲８発明のプラスチックは，いずれも樹脂製品であるとはいえるから，原告の主張は採用することができない。
したがって，取消事由４は理由がない。
６取消事由５（甲８発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り）ついて
(1)本件発明１について
ア本件発明１と甲８発明との相違点は，前記第２，３(2)イ(ｲ)のとおりである。イ甲８文献の記載事項は，前記３(3)アのとおりである。
ウ相違点の検討
審決は，本件発明１と甲８発明の相違点８－１ないし８－４は，相違点１－１ないし１－４と同様であるところ，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を透明でかつ無色にすることが好ましいという周知の課題に適合させるため，甲８発明の「透明シート」に代えて，甲９発明の「ガラスクロス補強透明難燃シート」又は甲１０発明の「ウエルディングカーテン材」を採用し，その際，透明性，強度，不燃性等を考慮して，アッベ数の差，樹脂層の重量，ガラス繊維織物と樹脂の重量比等を適宜調整し，相違点８－１ないし８－４に係る本件発明１の構成を満たす発明とすることは，当業者が容易になし得たことであると判断した。本件訂正明細書の記載によれば，本件発明は，火災時に発生する煙や有毒ガスの流動を妨げるため，建築物の天井に取り付けられる防煙垂壁に関する発明である。防煙垂壁については，透明で，不燃性に優れ，かつ割れない建築材料が所望されていたところ，本件発明は，上記課題を解決するべく，防煙垂壁を，ガラス繊維織物と，これを挟む一対の硬化樹脂層とを含む透明不燃性シートにより構成し，当該透明不燃性シートにおいて，ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス繊維組成物と硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差，アッベ数の差，全光線透過率，ヘーズ，発熱性試験の結果等について，最適値を特定したものであると認められる。
これに対し，甲８発明は，「天井から主に垂直方向に下に伸びている，透明シートからなる煙シールドを含むカーテン煙幕組立品であって，前記透明シートはプラスチックであるカーテン煙幕組立品」であるところ，甲８文献には，カーテン煙幕組立品としてプラスチックのみからなるシートを採用することは開示されていると認められるものの，カーテン煙幕組立品を，ガラス繊維織物とこれを挟む一対の硬化樹脂層とを含むシートにより構成することについては，記載も示唆もされていない。また，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を透明でかつ無色にすることが好ましいという周知の課題があることを考慮しても，甲９発明及び甲１０発明のシートは，いずれも溶接及び溶断による火花の貫通を防ぐためのシートであり，防煙垂壁（カーテン煙幕組立品）に関するものではなく，不燃性規格を満たすものであるか否かも不明であるから，甲８発明において，当業者が，カーテン煙幕組立品の材料として，ガラス繊維織物とこれを挟む一対の硬化樹脂層とを含むシートにより構成される甲９発明又は甲１０発明を用いることを試みるものとは認められない。
したがって，甲８発明と本件発明１の相違点８－１ないし８－３に係る構成は，甲８発明のプラスチックのみからなるシートを，ガラス繊維織物とこれを挟む一対の硬化樹脂層とを含むシートに置換しようとする動機付けがあるとは認められないから，甲８発明に甲９発明又は甲１０発明の透明難燃性シートを組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たものであると判断した審決の判断には誤りがある。
エ被告は，甲８発明のプラスチックを，ガラス繊維織物と樹脂との複合材料に置換することが容易である以上，かかる置換を行った上で，屈折率やアッベ数を決定することも，当業者であれば容易になし得る設計的事項であるといえる旨主張する。しかし，甲８発明のプラスチックのみからなるシートを，ガラス繊維織物とこれを挟む一対の硬化樹脂層とを含むシートに置換しようとする動機付けがあると認めることはできないのは前記認定のとおりであるから，被告の上記主張は採用することができない。
オ以上によれば，本件発明１は，甲８発明と甲９発明又は甲１０発明及び周知技術から容易に想到し得たものということはできない。
(2)本件発明２，３及び７について
ア本件発明２，３及び７と甲８発明との相違点
本件発明２と甲８発明とを対比すると，相違点８－１ないし８－４に加え，相違点８－５及び８－６でも相違すること，本件発明３と甲８発明とを対比すると，相違点８－１ないし８－４に加え，相違点８－７及び８－８でも相違すること，本件発明７と甲８発明とを対比すると，相違点８－１ないし８－４並びに相違点８－６及び８－７に加え，相違点８－９ないし８－１１でも相違することが認められる。
イ相違点８－１ないし８－３について
相違点８－１ないし８－３については，甲８発明に甲９発明又は甲１０発明及び周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に想到することができるとはいえないことは前記に認定判断のとおりである。
よって，その余の相違点について判断するまでもなく本件発明２，３及び７は，甲８発明と甲９発明又は甲１０発明及び周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明することができたものと認めることはできず，この点に関する審決の判断は誤りである。


したがって，原告が主張する取消事由５は理由がある。７取消事由６（甲９文献の主引例としての適格性の判断の誤り）について甲９文献の前記記載によれば，甲９発明は，前記第２，３(3)アのとおり，「透明難燃シートからなるカーテン類であって，前記透明難燃シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明難燃シートであって，前記透明難燃シート１㎡当たり，前記一対の硬化樹脂層の重量が３７５ｇ／㎡より小さい範囲であり，前記透明難燃シートを構成するガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０．００５未満であり，全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％である，建築用薄物材料の難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２２防炎１級に合格し，かつ，建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２３Ｃ種に合格している，カーテン類。」であると認められる。そうすると，審決が，甲９発明として，同旨の内容を認定した点に誤りがあるとはいえない。
原告は，甲９文献に接した当業者がその発明の存在や性質を確認できる程度に発明の内容が開示されているとはいえないから，甲９発明は引用発明としての適格性を欠く不適切なものであり，甲９文献に記載されている事項を引用発明とすることはできない旨主張する。しかし，甲９文献には，前記の内容の発明が開示されていると認められるから，原告の上記主張は採用することができない。したがって，取消事由６は理由がない。
８取消事由７（本件発明と甲９発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過））
について
本件発明と甲９発明の一致点について検討するに，防煙垂壁について「カーテン」という語が用いられることがあるから，甲９発明の「カーテン類」と本件発明の「防煙垂壁」は「カーテン類」である限りで一致し，甲９発明の「透明難燃シート」と本件発明の「透明不燃性シート」とは「透明シート」である限りにおいて一致する。また，甲９発明において，「ガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０．００５未満」であるから，本件発明の「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０．０２以下」を満たし，甲９発明の「ヘーズが２０％」との構成は，本件発明の「ヘーズが２０％以下」を満たすものと認められる。
そうすると，審決が，甲９発明と本件発明とを対比して，「Ａ９’．透明シートからなるカーテン類であって，Ｂ９’．該透明シートが，少なくとも１枚のガラス繊維織物と，前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と，を含む透明シートであり，Ｆ．前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が０.０２以下であり，Ｈ．全光線透過率が８０％以上であり，かつ，ヘーズが２０％以下である，Ｋ９’．カーテン類。」である点で一致していると判断したことに誤りがあるとはいえない。原告は，本件発明と甲９発明の一致点の認定に誤りがある旨主張するけれども，前記認定に照らし，原告の主張は採用することができない。したがって，取消事由７は理由がない。
９取消事由８（甲９発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性の判断の誤り）について
(1)本件発明１について
ア相違点９－１について
相違点９－１は，構成要件Ａ１及びＪに関し，本件発明１は，「防煙垂壁」であるのに対し，甲９発明は「防煙垂壁」であることが特定されていない点である。甲９文献の前記記載によれば，甲９発明のシートは溶接及び溶断による火花の貫通を防ぐためのシートであり，その応用展開として，電子部品材料，家電製品の部品，自動車部品材料等があることは認められる。また，甲９発明のシートが建築用薄物材料の難燃性試験ＪＩＳ－Ａ－１３２２防炎１級に合格していることを考慮すると，建築用薄物材料として用いられることは想定されているといい得る。しかし，甲９文献には，甲９発明のシートが，火災時に発生する煙や有毒ガスの流動を妨げることを目的として建築物の天井に取り付けられる防煙垂壁に用いられることについては記載も示唆もされていないし，同シートが不燃性規格を満たすものであるか否かも不明である。
そうすると，防煙垂壁を不燃性にするという周知の課題及び防煙垂壁を透明でかつ無色にすることが好ましいという周知の課題があることを考慮しても，当業者が，溶接等における火花の貫通を防ぐためのカーテン類である甲９発明から防煙垂壁を想起し，その材料として，甲９発明のシートを用いることを想到するものとは認められない。
したがって，甲９発明を防煙垂壁として用いようとする動機付けが認められないから，甲９発明において，相違点９－１に係る本件発明１の構成に容易に想到し得たものと認めることはできない。
被告は，防煙垂壁についてガラス以外の素材の使用が示唆されているから（甲４２），ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートに関する技術水準を持ち合わせている当業者であれば，防煙垂壁にガラスを使用することを諦めた場合には，ガラス繊維織物と樹脂からなる複合シートを使用すれば，透明性を犠牲にせずとも，ガラスに近い外観の防煙垂壁が作れることは当然に認識できるなどとして，甲９発明を防煙垂壁に用いる動機付けがある旨主張する。しかし，防煙垂壁についてガラス以外の素材の使用が示唆されているとしても，甲９文献には，甲９発明のシートを防煙垂壁に用いることについては記載も示唆もされておらず，甲９発明を防煙垂壁として用いようとする動機付けが認められないことは前記認定のとおりである。したがって，被告の上記主張は採用することができない。
イ相違点９－２ないし９－５について
相違点９－１については，甲９発明に基づき，当業者が容易に想到することができるとはいえないことは前記に認定判断のとおりである。よって，その余の相違点について判断するまでもなく，本件発明１は，甲９発明に基づき，当業者が容易に発明することができたものと認めることはできず，この点に関する審決の判断は誤りである。
(2)本件発明２，３及び７について
ア本件発明２，３及び７と甲９発明との相違点
本件発明２と甲９発明とを対比すると，相違点９－１ないし９－５に加え，相違点９－６及び９－７でも相違すること，本件発明３と甲９発明とを対比すると，相違点９－１ないし９－５に加え，相違点９－８及び９－９でも相違すること，本件発明７と甲９発明とを対比すると，相違点９－１ないし９－５並びに相違点９－７及び９－８に加え，相違点９－１０ないし９－１２でも相違することが認められる。