ウ   以上に   よれば   ，本件   校長は   ，大規   模地震   が発生   し，大   きな余   震が続く   緊急事   態下に   おいて   ，当時９   歳の子   供であ   り，未だ   判断能   力が十分   とはい   えず，自   らの判   断で不   測の危   難から   自分の   身を守   ることがで   きない   Eを，   災害時   児童引   取責任   者では   ない者   に引き   渡した場合   には，大   規模災   害発生   時に発   生し得   る様々   な危難   に対し   て適切な避   難行動   をとる   ことが   できず   ，Eの生   命又は   身体に   危険が   及ぶことを   予見し   得たに   もかか   わらず   ，このこ   とを考   慮せず   に，L教諭らに対   し，災害   時児童   引渡し   用の名   簿を使   用しな   くとも   ，児童ら   の引渡しを受ける者の名前と関係が確認できれば児童らを引き渡してよい   旨の児   童引渡   しにつ   いての   一般的   指示を   出し，同   指示を   受けたL教諭   を通じ   て，E   を災害   時児童   引取責   任者で   はない   Kに引   き渡した   ことが   認めら   れる。
したが   って，   本件校   長には   ，本件   小学校   に避難   してい   たEを，特段の   事情が   ない限   り，災   害時児   童引取   責任者   以外の   者にE   を引き渡す   ことは   許され   ず，災害   時児童   引取責   任者の   引き取   りがな   い間は，本   件小学   校にお   いてE   の保護   を継続   すべき   義務に   違反し   た過失が認   められ   るとい   うべき   である   。５   Eの死   亡との   因果関   係）に   ついて事実的   因果関   係
ア   Eは，   本件校   長の上   記過失   によっ   てKに   引き渡   された   ことに   より，本件   体育館   よりも   海側の   土地に   あり，か   つ本件   津波浸   水予測   図上の津   波浸水   域及び   要避難   区域に   四方を   囲まれ   ている   Eの自   宅まで移動   し，その   直後に   自宅及   びその   周辺を   襲った   本件津   波に巻   き込まれて   溺死し   た（上記   認定事   実Eを   Kに引き   渡すこ   となく   ，本件   小学校   におい   て保護   してい   たなら   ば，Eが本件   津波に   よって   死亡し   なかっ   た蓋然   性が高   いから   ，本件校   長の上記過   失とE   の死亡   との間   に因果   関係が   認めら   れるこ   とは明   らかである   。
イ    この点   につい   て，一   審被告   は，E   が本件   体育館   に留ま   ってい   れば生存   できた   とは必   ずしも   いえな   いから   ,本   件校長   の上記   過失とEの死   亡との   間には   因果関   係が認   められ   ない旨   主張す   る。しかし   ながら   ，訴訟   上の因   果関係   の立証   は，経   験則に   照らし   て全証拠   を総合   検討し   ，特定の   事実が   特定の   結果発   生を招   来した   関係を是認   し得る   高度の   蓋然性   を証明   するこ   とであ   り，その   判定は   ，通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであるこ   とを必   要とし   ，かつ，そ   れで足   りるも   のであ   る（最高   裁昭和５０年   １０月   ２４日   第二小   法廷判   決・民集２   ９巻９   号１４   １７頁   ）。すなわ   ち，本   件校長   が本件   小学校   に避難   してい   た児童   である   Eを災害   時児童   引取責   任者で   はない   Kに引   き渡し   ，本件   小学校   における保   護を継   続しな   かった   過失に   よって   ，Eの実   際の死   亡時点   における死亡を招来したことを是認し得る高度の蓋然性が証明されれば，本   件校長   の上記   過失と   Eの死   亡との   間の因   果関係   は肯定   されるもの   と解す   べきで   ある。
ウ   また，   一審被   告は，   Eが自   宅に到   達した   後に１   ０分程   度の時   間があっ   たと考   えられ   るから   ，自宅の   すぐ南   側にあ   る小さ   な山に   登るなどし   て避難   するこ   とが可   能であ   ったか   ら，本件   津波に   襲われ   ずに生存で   きる可   能性が   あった   ことを   指摘し   て，Eの   死亡と   いう結   果について一審被告に責任を負わせることは相当性を欠くから因果関係がな   いと主   張する   。
この一   審被告   の主張   の趣旨   も必ず   しも明   らかで   はない   が，上   記最高裁   判決（最   高裁昭   和５０   年１０   月２４   日第二   小法廷   判決）に   照らし，   本件校   長がE   をKに   引き渡   したと   いう過   失とE   の実際   の死亡との間に事実的因果関係が認められることは上記説示のとおりである   。なお，仮   に，自宅   に到着   した後   のEの   避難行   動が適   切でなかった   として   も，Eが   災害時   児童引   取責任   者の保   護下に   入った   ことを認め   るに足   りる証   拠がな   いのは   前述の   とおり   であり   ，適切な   避難行動を   とれな   いよう   な状況   に陥ら   せたこ   と自体   ，本件校   長の行   為義務違反   に起因   するも   のであ   るから   ，因果関   係の中   断を認   める余   地もない。


相当因   果関係   （損害   賠償の   範囲）ア   一審被   告は，   Eが自   宅にお   いて本   件津波   に巻き   込まれ   て死亡   したとい   う結果   ・損害   は，本   件校長   がEを   Kに引   き渡し   た行為   によって通   常生ず   べき損   害では   なく，未   曾有の   大津波   の到来   という   特別の事情   によっ   て生じ   た損害   である   から，   その賠   償責任   を負う   のは，本件に   おける   特別の   事情，す   なわち   ，Eの自   宅に本   件津波   が到達   すること   につい   て予見   し得た   場合に   限られ   るとこ   ろ，本件   校長は   ，本件津波   浸水予   測図に   おいて   津波浸   水域に   含まれ   ていな   いEの自宅に本件津波が到達することを予見することはできなかったのであるから   ，本件校   長の過   失と上   記結果・損   害との   間には   相当因   果関係がない   旨主張   するの   で，以   下検討   する。イ    前記認   定事実   によれ   ば，L教諭   がEを   Kに引   き渡し   た午後   ３時３０分   頃まで   に，気象   庁が，本   件地震   の規模   につき   マグニ   チュー   ド７．９の   速報値   を発表   し，宮城   県に大   津波警   報（１０   メート   ル以上   ）を発表   したこ   と，東松   島市で   震度６   強から   ６弱の   揺れが   観測さ   れたこと，Ｎ   ＨＫ，東   日本放   送及び   仙台放   送が，気   象庁が   宮城県   について大津   波警報（   １０メ   ートル   以上）を   発表し   たこと   を放送   したこ   と，東北放送や東日本放送が宮城県で１０メートル以上の津波の到達が確認   された   ことを   放送し   たこと   などの   事実が   認めら   れる。そして，本件校長が適切に情報収集を   行っていればこれらの   情報を当   然入手   するこ   とがで   きたこ   とは前   述のと   おりで   ある。これら   の情報   と本件   防災マ   ップで   想定さ   れてい   た宮城   県沖地   震（連動   型）を比   較する   と，本件   地震と   宮城県   沖地震（   連動型   ）の地震の規   模と震   度はほ   ぼ同じ   である   上，    宮城県沖地震（連動型）で想定さ   れてい   た最大   の津波   は，旧V   町（現気   仙沼市   ）におけ   る高さ１０メ   ートル   のもの   である   から，本   件地震   により   ，宮城県   におい   て，大津波   警報（１   ０メー   トル以   上）が発   表され   ，１０メ   ートル   以上の津波が   到達し   たとい   う事実   が報道   されて   いたこ   とに照   らすと   ，本件校長は   ，午後３   時３０   分頃ま   でに，上   記認定   に係る   情報等   に基づ   き，事前に   想定さ   れてい   た宮城   県沖地   震（連動   型）と同   程度の   地震が   発生した   ことを   認識し   ，宮城県   沖地震（   連動型   ）による   津波と   同程度の規模   の津波   が短時   間のう   ちに東   松島市   にも到   達し，   少なく   とも，本件津   波浸水   予測図   上の津   波浸水   域に，そ   こで想   定され   ている   水深の津波が到達するという結果の発生を予見することができたというべき   である   。
そうす   ると，   ①Eが   本件体   育館か   ら自宅   に戻る   ために   は，本   件津波浸   水予測   図にお   ける津   波浸水   域を必   ず通過   しなけ   ればな   らず，場所に   よって   は，本件   津波浸   水予測   図にお   ける想   定浸水   深が０   ．５メートルから１メートル未満の津波浸水域を通過しなければならル程度   の津波   であっ   ても，船   舶や木   材など   の漂流   物の直   撃によ   って③県や市町村等による津波避難計画の策定等に当たって留意すべき事項   につい   てまと   めた国   の報告   書によ   れば，避   難経路   を定め   るにあたっ   ては，津   波が発   生した   場合に   避難対   象地域   の外に   避難が   可能であれ   ば，津波   の進行   方向と   同方向   へ避難   する道   路を指   定ない   し設定し，海   岸方向   に高台   等があ   る場合   であっ   ても，で   きる限   り海岸   方④そも   そもE   の自宅   は，本   件防災   マップ   の要避   難区域   を画す   るライン付   近にあ   り，要避   難区域   に含ま   れるの   か否か   も判然   としな   いほど要避   難区域   に接着   した場   所にあ   り，避難   を十分   に検討   すべき   場所にある   にもか   かわら   ず，Eの   引渡時   におい   て，Eの   自宅に   保護者   等がいる   かどう   か客観   的に確   認され   ておら   ず，Eが   ，当時判   断能力   が十分と   はいい   難いわ   ずか９   歳の子   供であ   ったこ   とから   すると   ，自宅に送り   届けら   れたと   しても   ，津波の   危険を   察知で   きなか   ったり   ，津波の到   来を知   っても   ，避難の   要否の   判断や   避難ル   ートの   選定を   的確にする   ことが   できず   ，津波浸   水域に   移動す   るなど   の行動   を取る   可能性も十   分に考   えられ   ること   などの   諸点に   鑑みれ   ば，本件   校長に   おいて，午   後３時   ３０分   頃の時   点で，   EをK   に引き   渡して   本件体   育館から自   宅に帰   宅させ   ると，帰   宅途中   ないし   帰宅後   に本件   津波に   巻き込まれ   ，Eの生   命又は   身体に   危険が   及ぶと   いう結   果を予   見する   ことができ   たとい   うべき   である   。ウ   これに   対し，   一審被   告は，   本件津   波が本   件津波   浸水予   測図に   おける津   波浸水   域を超   えてE   の自宅   まで到   達する   ことは   予見で   きず，また，E   の自宅   が，海抜   ２０メ   ートル   を超え   る小さ   な山の   すぐ北   側に位置   し，本件   津波浸   水予測   図にお   ける津   波浸水   域に含   まれて   いなかった   ことに   照らす   と，Eを   Kに引   き渡し   た時点   におい   て，Eを帰宅させると同人が津波により死亡することを予見できたとはいえないと   主張す   る。
しかし   ながら   ，本件   津波が   本件津   波浸水   予測図   におけ   る津波   浸水域を   超えて   到達す   ること   が予見   できな   くとも   ，本件津   波が同   津波浸水域と同程度の範囲に到達することを予見できたことは上記説示のと   おりで   ある。


また，前   記認定   事実に   よれば   ，Eの死   亡した   場所は   不明で   あり，Eが自   宅に到   着して   から本   件津波   が到来   するま   でに１   ０分程   度時間があ   ったこ   とから   すると   ，必ず   しもE   が自宅   にいる   ときに   本件津波に   襲われ   たとは   限らな   い。以上の   事実を   踏まえ   ると，本   件校長   がEを   Kに引   き渡す   に当たって予   見すべ   き結果   は，本   件津波   がEの   自宅ま   で到達   するこ   とではなく   ，Eの安   全が確   保され   るまで   に本件   津波に   巻き込   まれて   その生命又   は身体   に危険   が及ぶ   ことで   足りる   という   べきと   ころ，本   件小学校か   らEの   自宅に   移動す   るため   には本   件津波   浸水予   測図の   津波浸水域   を必ず   通過し   なくて   はなら   ない上   ，Eが自   宅に辿   り着い   たとしても   確実に   災害時   児童引   取責任   者によ   り保護   される   保証は   なく，未だ判   断能力   が十分   とはい   い難い   わずか   ９歳の   子供で   あった   Eが津波から身を守るために最善の行動を取ることを期待することはできな   いこと   その他   上記イ   で説示   したと   ころに   よれば   ，Eを   Kに引き渡   して本   件体育   館から   自宅に   帰宅さ   せると   ，帰宅途   中ない   し帰宅後に   本件津   波に巻   き込ま   れ，Eの   生命又   は身体   に危険   が及ぶ   ことを予見   するこ   とがで   きたと   いうべ   きであ   るから   ，一審被   告の上   記主張は理   由がな   い。
以上に   よれば   ，本件   校長の   過失と   ，Eが   本件津   波に巻   き込ま   れて死亡し   た結果   及び損   害との   間には   ，事実的   因果関   係のみ   ならず   ，相当因果関   係も認   められ   る。
６Eを本   件体育   館に留   め置い   た場合   の救命   可能性   につい   てア旨によ   れば，本   件体育   館で本   件津波   に襲わ   れた者   は約３   ４０人   いたが，その   うち亡   くなっ   たのは   少なく   とも１   ８人で   あるこ   と，本件   体育館にいた児童の中で本件津波により死亡した者はいなかったこと（なお   ，本件体   育館で   本件津   波に巻   き込ま   れた児   童の正   確な人   数は明ら   かでは   ないが   ，本件地   震発生   時点で   本件小   学校に   いた児   童は件校長   が，引渡   しの人   数は約   半分で   あった   旨証言   してい   ること（   証人F）な   どから   すると   ，本件   津波が   本件体   育館に   到達し   た時点   で，少なくとも２０から３０名程度の児童が残っていたものと推認できる。），   Eの運   動能力   や健康   状態に   特段の   問題は   なく，   Eは４   年近く水   泳を習   ってい   たこと   が認め   られる   。そうす   ると，   本件体   育館で   本件津   波に襲   われた   者のう   ち，約   ９５％（本   件体育   館にお   ける死   亡者数   につい   て４３   人とい   う一審   原告らの主   張を前   提とし   ても約   ８７％   であり   ，そのう   ち半分   以上が   高齢者の施   設関係   者であ   る。）が生   存し，特   に児童   の犠牲   者が１   人もいなかっ   た中で   Eの運   動能力   や健康   状態に   特段の   問題が   なかっ   たこと，普段   から水   に親し   み，泳力   を有し   ていた   ことか   らする   と，仮にEが本   件体育   館に残   ってい   たとし   たら，生   存し得   たもの   と認め   るのが相当   である   。
イ   したが   って，   Eを本   件体育   館に留   め置い   たとし   ても同   人は死   亡してい   たとし   て，当該   事由を   損害額   の算定   に当た   って考   慮する   ことは相当   ではな   いとい   うべき   である   。逸失利   益   ２８３   ６万０   ８１８   円３４５   万９４   ００円   （平成   ２２年   賃金セ   ンサス   女子労   働者学   歴計全年齢   平均賃   金）×１１   ．７１１   ７（１８   ．８１９   ５（E死   亡時の   ９歳から   ６７歳   までの   ５８年   に対応   するラ   イプニ   ッツ係   数）－７   ．１０７８（９   歳から   １８歳   までの   ９年に   対応す   るライ   プニッ   ツ係数   ））×（１－   ０．３   （生活   費控除   割合）   ）＝２   ８３６   万０８   １８円
慰謝料     ２００   ０万円
本件に   顕れた   一切の   事情を   考慮し   ，２００   ０万円   を相当   と認め   る。
損益相   殺   なし
損益相   殺に関   する判   断につ   いては   ，原判   決の「   事実及   び理由   」欄行目ま   で）に   記載さ   れたと   おりで   あるか   ら，こ   れを引   用する   。上記   ４８３   ６万０   ８１８   円
一審原   告Bの   法定相   続分２   分の１     ２４１   ８万０   ４０９   円弁護士   費用    ２４１   万８０   ４０円１割で   ある２   ４１万   ８０４   ０円が   相当で   ある。
２６５   ９万８   ４４９   円
よって   ，一審   被告は   ，国家   賠償法   １条１   項に基   づき，   Eを２   分の１の割   合で相   続した   一審原   告Bに   対し，   ２６５   ９万８   ４４９   円及びこれに   対する   Eが死   亡した   日であ   る平成   ２３年   ３月１   １日か   ら支払済みま   で民法   所定の   年５分   の割合   による   遅延損   害金の   支払義   務を負う。
７   以上に   よれば   ，一審   原告A   及び一   審被告   の本件   各控訴   はいず   れも理由がな   いので   ，これ   らを棄   却する   ことと   し，主   文のと   おり判   決する   。
仙台高   等裁判   所第２   民事部


平成２５年９月５日名古屋高等裁判所
平成２５年（行コ）第４４号懲戒免職処分取消等請求控訴事件
（原審・津地方裁判所平成２４年（行ウ）第６号）
主                          文１第１審被告の控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。２第１審原告の請求をいずれも棄却する。
３第１審原告の控訴を棄却する。
４訴訟費用は第１，２審とも第１審原告の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１第１審原告
（控訴の趣旨）
(1)原判決中第１審原告敗訴部分を取り消す。
(2)処分行政庁が第１審原告に対し，平成２２年１０月２１日付けでした免職処分を取り消す。
(3)訴訟費用は第１，２審とも第１審被告の負担とする。
（第１審被告の控訴の趣旨に対する答弁）
(1)第１審被告の控訴を棄却する。
(2)控訴費用は第１審被告の負担とする。
２第１審被告
（第１審原告の控訴の趣旨に対する答弁）
(1)第１審原告の控訴を棄却する。
(2)控訴費用は第１審原告の負担とする。
（第１審被告の控訴の趣旨）
(1)原判決を次のとおり変更する。
(2)第１審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は第１，２審とも第１審原告の負担とする。
第２事案の概要
１(1)処分行政庁は，第１審被告が設置する公立学校の職員であった第１審原告に対し，平成２２年１０月２１日付けで，酒気帯び運転及びその不申告を理由として，免職処分（本件免職処分）及び一般の退職手当等の全部を支払わないとの処分（本件不支給処分）をした。
(2)本件は，第１審原告が第１審被告に対し，本件免職処分及び本件不支給処分について，裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであるなどと主張して，両処分の取消しを求めた事案である。
２原審は，本件不支給処分については，社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権を逸脱濫用しているから違法であるとして，第１審原告の請求を認容したが，本件免職処分については，裁量権の範囲を逸脱しておらず適法であるとして，その請求を棄却した。そこで，これを不服とする第１審原告及び第１審被告が，それぞれ本件控訴に及んだ。
３本件における前提事実（当事者間に争いのない事実等）は原判決「第２    事案の概要」の１に，争点は同２に，争点に関する当事者双方の主張は，次項に当審における補充主張を付加するほかは同３に，それぞれ記載のとおりであるから，これらを引用する。
４当審における補充主張
(1)第１審原告
ア原判決は，「地方公務員に対する懲戒処分は，公務員として相応しくない非違行為がある場合に，その責任を確認し，それによって地方公共団体における規律の維持と公務遂行秩序の維持を目的とする制裁であって，飲酒運転撲滅という社会秩序維持を直接の目的とする制度ではないから，社会秩序維持を過度に考慮することは懲戒処分としての趣旨を逸脱するおそれがある」と指摘するが，同意見は原判決の引用する最高裁昭和５２年１２月２０日第三小法廷判決の立場でもあり，第１審原告も異論を述べるものではない。ところが，原判決は，結論において「社会秩序維持を過度に考慮する」処分行政庁の判断を追認する誤りを犯している。原判決も述べるとおり，懲戒処分は社会秩序維持のためのものではない。社会秩序維持は，企業秩序あるいは自治体の公務員関係の秩序とは別で，国家の権能である。そのためには酒気帯び運転に対する刑罰，運転免許に対する行政処分の強化，それに伴う交通取締りなどによって実現すべきである。
交通事故を伴わない本件酒気帯び運転は，原判決の指摘する別件取消訴訟の控訴審判決が判断するとおり「免職を避けて，長期の停職処分を選択する」ことが相当だというのが社会通念である。
交通事故を伴わない単純な酒気帯び運転については，その違法性が極めて高いと評価することができないのは当然であって，少なくとも交通事故に至った案件と比較して，事案に対する社会的評価に差異があることは否定できない事実である。「交通事故が起きなければ，酒気帯び運転をしても懲戒処分にあたって厳しい内容のものが選択されず，酒気帯び運転を防止する効果が弱くなり，ひいては交通事故を伴う酒気帯び運転を発生させることに結びつくことが懸念される」との反論が予想されるが，地方公務員は，停職処分を受けただけでも大きな汚点を残したと考えており，長期の停職処分とすることで懲戒処分制度の「地方公共団体における規律の維持と公務遂行秩序の維持」の目的は十分に達成されるのである。社会通念がどこにあるのかを論定するためには，社会の懲戒制度がどのような内容となっているかを重要な間接事実として参考にすることが不可欠である。マスコミ報道により醸成された雰囲気で社会通念を判断することは避けなければならない。
この視点から各分野の制度を見ると，民間企業では交通事故を伴わない酒気帯び運転のみで即懲戒解雇とする例はほとんどない。また，本件免職処分時の国家公務員に対する懲戒処分の指針及び警察職員（地方公務員）に対する懲戒処分の指針では，酒気帯び運転をした職員は免職，停職又は減給とされており（甲１３の２），同懲戒処分例では即懲戒免職とする例は極めて少ない。さらに，第１審被告の調査によれば，第１審被告（Ｂ）を除く４６都道府県の交通事故を伴わない飲酒運転をした職員に対する懲戒処分の標準量定について，うち１５は免職のみ，うち７は停職のみ，うち２０は免職又は停職，うち４は免職，停職，減給のいずれかと定めている（乙５）。以上の事実を総合的に考慮すると，社会的に交通事故を伴わない酒気帯び運転に対する懲戒処分として，懲戒解雇とし職場から排除することを容認する懲戒制度が取られているところは極めて少数であり，社会通念は懲戒解雇を許すものではないといえる。
地方公務員であるが故に前記社会の多数の例と異なる厳しい懲戒処分で対処しなければならない合理的な理由はないので，地方公務員の交通事故を伴わない酒気帯び運転に対する懲戒処分として即懲戒免職とすることは，民間企業や国家公務員と同様に「社会通念上著しく妥当性を欠く」と判断するのが社会通念であるといえる。
よって，本件非違行為のような交通事故を伴わない酒気帯び運転に対する懲戒処分は長期の停職処分とすることで懲戒処分制度の目的は十分に達成されるのであるところ，原判決が，本件免職処分を「裁量権の範囲を逸脱したとはいえない」とした判断は，「社会秩序維持を過度に考慮する」処分行政庁の判断を追認する誤りを犯しているといわざるを得ない。イ原判決は，「処分行政庁が本件酒気帯び運転のような飲酒運転について，私生活上の非違行為ではあるが，公務員に対する社会的信用を失墜させる非違行為として，原則として免職との厳罰をもって臨むことには相応の根拠があると考えられる」とした。


しかし，前記のとおり地方公務員の交通事故を伴わない酒気帯び運転に対する懲戒処分として即懲戒免職とすることは，社会通念上著しく妥当性を欠くと考えるべきであり，原則として免職との厳罰をもって臨むことには相応の根拠があると判断するのは相当でなく，同判断は社会秩序維持を過度に考慮することになり懲戒処分としての趣旨を逸脱する結果となる。ウ原判決は本件免職処分の違法性の判断にあたり考慮した第１審原告に不利益な事情として，①飲酒を抑制したという事情がないこと，②人通りの多い時間帯であるのに飲酒運転を回避する努力をしていないこと，③寄り道までして走行距離を伸ばしたこと，④アルコール濃度が呼気１リットル当たり０．５４ミリグラムと高濃度であること，⑤酒気帯び運転を校長に申告しなかったこと，⑥高等学校に勤務する公務員であること，⑦管理職であること，⑧第１審被告が，飲酒運転の撲滅のために飲酒運転の問題性を指摘し，懲戒処分の量定を周知してきた状況があることを列挙する。他方で，酌むべき事情として，①本件酒気帯び運転が私生活上の非違行為であること，②交通事故等を伴うものではなく実害が生じていないこと，③勤務先の公務遂行に具体的な支障が生じることはなかったこと，④反省していること，⑤これまで懲戒処分歴がなく，約３９年間の長きにわたり第１審被告に勤務しその勤務状態に問題がなかったこと，⑥本件免職処分により，第１審被告の職員としての地位を失うばかりか，定年間際となって退職手当金の受給権を失う可能性もあるなど，その受ける打撃が大きいことを列挙する。
その上で，「飲酒運転撲滅に向けた社会秩序維持の強い要請の下では，処分行政庁が第１審原告を本件免職処分にしたことがその裁量を逸脱濫用したものとまでいうことは困難」だと判断するのである。しかし，同判断は，前記酌むべき事情を過小評価するものであり誤りだといわざるを得ない。
すなわち，①本件酒気帯び運転は職務には直接関係のない私生活上のものであって，公務に具体的な支障は生じていないのであるから「公務員として相応しくない非違行為がある場合に，その責任を確認し，それによって地方公共団体における規律の維持と公務遂行秩序の維持を目的とする制裁である」という懲戒処分制度の趣旨からすると行き過ぎた過酷な処分とすべき合理的な理由はないと考えるべきである。②本件酒気帯び運転に伴う交通事故等は発生しておらず，交通法規違反の事案としてはその悪質性が極めて高いとまではいえず，第１審被告において「無免許運転により刑事又は行政処分を受けた場合は，『免職，停職又は減給』」とされることとの対比からも免職処分は過酷にすぎ比例原則に反するといわなければならない。③第１審原告は高等学校に勤務する公務員であるとはいっても教員とは異なり生徒を直接教育指導する立場にあったものではないことなどからすると，第１審被告の職員に対する信頼を著しく損ねたとまではいえない。事実，本件免職処分の公表前後に，勤務する高等学校の生徒や保護者あるいは地域社会から信頼を損ねたとする意見がＡ高等学校や処分行政庁（Ｂ教育委員会）に寄せられたことは一度もない。
その他，前記原判決が列挙する第１審原告の酌むべき事情を正当に評価すれば，本件免職処分は，社会観念上著しく妥当性を欠き，裁量権を逸脱濫用したと認められるので，違法であり，取り消されるべきであると結論付けなければならない。
なお，原判決も，本件不支給処分の違法性を認定した部分の判断では前記各事実を違法性判断の要素としており，懲戒免職処分の判断と大きな乖離がある。
エ原判決は，『第１審原告は本件懲戒処分基準の改正が遅れていたことが本件不申告の一因となったとするが，処分行政庁は，本件懲戒処分基準下においても酒気帯び運転については原則として免職とするものの『考慮すべき特段の事情があると認められるときは，軽減する場合もある。』との例外を規定していたのであるから，この事情をもって，軽減事由とすることはできない」と判断する。
しかし，本件懲戒処分基準下においても『考慮すべき特段の事情があると認められるときは，軽減する場合もある。』との例外を規定していたというが，第１審被告の判断基準の運用からすると，同例外規定に該当するのは「例えば，人命に関わるような場合，他に取りうる手段もなく，やむを得ず運転したような場合を想定しているところである」としており，かような場合以外には例外規定の適用がないとする処分基準が「別件取消訴訟」の特に控訴審判決で「硬直したものと評価せざるを得ない」と批判され，「本件懲戒処分基準自体の改正も検討されなくてはならない」とされたのである。第１審被告の同懲戒基準の運用は，ほとんど例外規定の適用が認められないものであったため，第１審原告は懲戒免職処分に対する恐怖心から申告することに躊躇し，その後も再度勇気を取り戻し，校長への報告を実行するには至らなかったのである。事故を伴わない酒気帯び運転に対し，ほとんど例外のない免職処分とする基準を改正し，停職処分となる場合もあるとの職員に対する周知がなされていたとした場合には，第１審原告の不申告はなかったのである。
よって，本件酒気帯び運転の校長への不申告には，第１審被告の基準の改正作業が遅れていたことが影響していることは事実であり，第１審原告を悪質とまで評価すべきではない。
(2)第１審被告
ア原判決は，「免職処分を受けた者に対しては退職手当全部支給制限処分を行うのが原則であるともいえない」旨判示するが，この認定判断は誤っている。
(ｱ)本件不支給処分は，本件退職手当条例１２条１項の規定に基づいてなされたものであるが，この条項は平成２１年１０月２０日に改正されたものである。
この改正は，国家公務員退職手当法が平成２０年に改正されたことに伴うものであるが，同改正に先立って，総務大臣が主催する国家公務員退職手当の支給の在り方等に関する検討会が開催され，その検討結果は報告書（甲１６の１ないし４）にまとめられているが，その概要は，「懲戒免職処分を行う場合であっても，退職手当については，全額不支給を原則としつつ，非違の程度等に応じて，その一定割合を上限として一部を支給することが可能となるような制度を創設することが適当である。」とするものであった。
(ｲ)国家公務員退職手当法の改正に伴って，総務大臣による「国家公務員退職手当法の運用方針（以下「運用方針」という。）も改定されたが，改定された運用方針は，「『国家公務員退職手当法の運用方針』の一部改正について（通知）」として，各都道府県知事等宛てに通知されている（乙１２）が，これには，退職手当の全部不支給，一部不支給の運用方針については，以下のとおり記載されている。


1)非違の発生を抑止するという制度目的に留意し，一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。2)一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は，国家公務員退職手当法施行令（以下「施行令」という。）１７条に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について，次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても，公務に対する国民の信頼に及ぼす影響に留意して，慎重な検討を行うものとする。
①停職以下の処分にとどめる余地がある場合に，特に厳しい措置と
して懲戒免職等処分とされた場合
②懲戒免職等処分の理由となった非違が，正当な理由がない欠勤その他の行為により職務規律を乱したことのみである場合であって，
特に参酌すべき情状のある場合
③懲戒免職等処分の理由となった非違が過失（重過失を除く。）に
よる場合であって，特に参酌すべき情状のある場合
④過失（重過失を除く。）により禁錮以上の刑に処せられ，執行猶予を付された場合であって，特に参酌すべき情状のある場合3)一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合には，例えば，当該退職をした者が指定職以上の職員であるとき又は当該退職をした者が占めていた職の職務に関連した非違であるときには処分を加重することを検討すること等により，施行令１７条に規定する「当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任」を勘案することとする。
4)一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合には，例えば，過去にも類似の非違を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合には処分を加重することを検討すること等により，施行令１７条に規定する「当該退職をした者の勤務の状況」を勘案することとする。
5)一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合には，例えば，当該非違が行われることとなった背景や動機について特に参酌すべき情状がある場合にはそれらに応じて処分を減軽又は加重することを検討すること等により，施行令１７条に規定する「当該非違に至った経緯」を勘案することとする。6)一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合には，例えば，当該非違による被害や悪影響を最小限にするための行動を取った場合には処分を減軽することを検討し，当該非違を隠蔽する行動を取った場合には処分を加重することを検討すること等により，施行令１７条に規定する「当該非違後における当該退職をした者の言動」を勘案することとする。
7)一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合には，例えば，当該非違による被害や影響が結果として重大であった場合には処分を加重することを検討すること等により，施行令１７条に規定する「当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度」を勘案することとする。
(ｳ)以上のように，国家公務員退職手当法の改正に先立つ検討会の報告書においても国家公務員退職手当法の改正に伴う運用方針の一部改正（通知）においても，懲戒免職処分を受けた者には退職手当の全部を支給しないことを原則とするものであることが明記されている。しかるに，原判決は，「免職処分を受けた者に対しては退職手当全部支給制限処分を行うのが原則であるともいえない」旨判示しているのであり，この判示は，国家公務員退職手当法（ひいては本件退職手当条例）改正に先立つ検討会の前記報告や，前記の国家公務員退職手当法の運用方針に関する通知を全く無視する不当なものといわざるを得ない。イ原判決は，「退職手当が相応に減額されることはやむを得ないというべきである」が，「本件不支給処分は，社会観念上著しく妥当性を欠き，裁量権を逸脱濫用したと認められる」旨判示しているが，この判断は誤っている。
(ｱ)前記のように，運用方針は，非違の発生を抑止するという制度目的に留意し，一般の退職手当等の全部を支給しないことを原則とし，一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合について，前記の６つの場合（ア(ｲ)2)～7)）を挙げているので，これについて，以下順次検討する。
ａ2)は，施行令１７条に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について，前記①～④のいずれかに該当する場合に限定している。
そして，その場合であっても，公務に対する国民の信頼に及ぼす影響に留意して，慎重な検討を行うものとしている。そこで，①～④について以下検討するに，①は，「停職以下の処分にとどめる余地がある場合に，特に厳しい措置として懲戒免職処分とされた場合」を挙げているが，本件について停職以下の処分にとどめる余地は全くなく，①を本件について適用する余地はない。②ないし④については，本件において検討の余地はない。
ｂ次にア(ｲ)3)～7)は，いずれも「一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合」についてその加重又は減軽の要素を記載するものであって，1)，2)により一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する余地がない以上，本件に適用される余地は全くないものである。なお，仮に一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合の第１審被告の判断については，以下のとおりである。
3)は「当該退職をした者が指定職以上の職員であるとき」又は「当該退職をした者が占めていた職の職務に関連した非違であるとき」に関するもので，本件は事務長という管理職であり，処分を加重するべき要素となる。
4)は，過去にも類似の非違を行ったことがあること等に関するものであり，本件に処分を加重するべき要素はない。ただし，過去に類似の非違行為がないことをもって処分を軽減するものではないことに留意すべきである。
5)は，非違行為が行われることとなった背景や動機について特に参酌すべき情状がある場合等に関するものであり，そのような背景や動機がない本件に処分の軽減の余地はない。
6)は，当該非違による被害や悪影響を最小限にするための行動を取った場合には処分を軽減することを検討し，当該非違を隠蔽する行動を取った場合には処分を加重することを検討するものであり，本件不申告は消極的隠蔽行為として処分を加重するべき要素となる。7)は，当該非違による被害や影響が結果として重大であった場合に処分を加重することを検討するものであり，本件は事故等の被害はないものの，信用失墜による影響は重大であり，処分を加重するべき要素となる。
ウ４７都道府県で，国家公務員退職手当法と同旨の改正条例が施行されているが，その施行年月日にはばらつきがあり，一府一県を除き４５都道府県では，平成２１年度中に改正条例が施行され，平成２２年度には一府一県も改正条例が施行されている。


処分行政庁（Ｂ教育委員会）の事務担当者が，第１審被告（Ｂ）を除く４６都道府県の教育委員会に照会したところ，改正条例施行後平成２４年６月ころまでの間に，一部不支給（換言すれば一部支給）をした事例は９件（６県）ある（他はすべて全額不支給である）が，そのうち懲戒免職処分を受けた者に対する事例は１件であり，８件は，交通死亡事故等により禁錮以上の刑に処せられたため失職した者に対する事例である。なお，全国で懲戒免職処分を受けた教育職員数は，平成２１年度は１６６人，平成２２年度は１８７人である。
以上によれば，懲戒免職処分を受けた教育職員に対して，全額不支給としないで一部不支給とした事例は，１パーセントにも満たないのである。このような全国的な趨勢に照らしても，第１審原告には退職金２４７８万６６５０円の全額を支給すべきではない。
第３当裁判所の判断
１認定事実
原判決「第３当裁判所の判断」の１に記載のとおりであるから，これを引用する。
２争点(1)（本件免職処分の適法性）について
当裁判所も，本件免職処分は適法であると判断するが，その理由は，以下のとおり付加訂正するほかは，原判決「第３当裁判所の判断」の２に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決２１頁８行目に「望むこと」とあるのを，「臨むこと」と改める。(2)原判決２１頁２１行目に「さしたる理由もないのに」とあるのを，「第１審原告は，飲酒をした海の家から自宅までは約２．８キロメートルにすぎず，出勤前に徒歩などで自動車を取りに行くことも容易であるのに，翌日の出勤に自動車が必要であるという程度の理由で」と改める。(3)原判決２２頁２１行目末尾に，次のとおり付加する。「第１審原告は，交通事故を伴わない単純な酒気帯び運転についてはその違法性が極めて高いと評価することはできないなどと主張して，上記認定判断（原判決引用）を縷々批判するが，本件酒気帯び運転は，前記（原判決引用）のとおり，別件取消訴訟の事案（飲酒後８時間以上の時間が経過し，途中約６時間の睡眠を取っていたが，飲酒検知の結果呼気１リットル当たり約０．２ミリグラムのアルコールが検出された事案。甲９，１０）と比較しても，格段に悪質で違法性が高いものであるから，第１審原告の批判は当たらず，上記認定判断は何ら左右されるものではない。」
(4)原判決２３頁４行目に「できない。」とあるのを，次のとおり改める。「できないし，本件酒気帯び運転は，その悪質さからすれば，本件懲戒処分基準が仮に酒気帯び運転の当事者について「免職又は停職」とする旨既に改正されていたとしても，「停職」に当たる類のものではないから，第１審原告の上記主張（原判決引用）は採用できない。」
(5)原判決２３頁６行目末尾に，行を改め，次のとおり付加する。「また，以上検討したところによれば，本件免職処分については，本件非違行為の悪質さからみて，比例原則に違反しているとはいえず，過酷に過ぎるものでも公務員の身分保障原則に反するものでもないし，平等原則に反しているものでもなく，懲戒処分制度の目的を逸脱してはいない。以上によれば，本件免職処分は適法である。」
３争点(2)（本件不支給処分の適法性）について当裁判所は，本件不支給処分も適法であると判断するが，その理由は，次のとおりである。
(1)国家公務員退職手当法の改正の経緯等
上記２の認定事実（原判決引用）並びに証拠（甲１５，１６の１，乙１１の１，２，乙１２）及び弁論の全趣旨によれば，原判決「第３当裁判所の判断」の３(1)のアないしエに記載のとおりの事実が認められるから，これを引用する。
(2)退職手当の法的性格
原判決「第３当裁判所の判断」の３(2)に記載のとおりであるから，これを引用する。
(3)本件退職手当条例１２条は，退職手当管理機関が退職手当等の全部又は一部の支給を制限する処分をするに当たっては，当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任，当該退職をした者の勤務の状況，当該退職をした者が行った非違の内容及び程度，当該非違に至った経緯，当該非違後における当該退職をした者の言動，当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案すべきと規定しており，このような広範な事情を総合してされるべきものであるから，上記２（原判決引用）と同様に，退職手当支給制限処分をするかどうか，するとしていかなる程度の制限をすべきかは，退職手当管理機関の裁量に任されているものと解すべきであり，退職手当管理機関がその裁量権を行使してした退職手当支給制限処分が社会観念上著しく妥当を欠き，裁量権を付与した目的を逸脱し，これを濫用したと認められる場合に限り，違法であると判断すべきものと解される。
(4)そこで，上記判示したところを踏まえて，以下，本件不支給処分の適法性について検討する。
ア上記（原判決引用）のとおり，第１審原告が飲酒を抑制したという事情はおよそ認められず，第１審原告は，人通りの多い時間帯であるのに，飲酒運転を回避する努力を全くすることなく，飲酒をした海の家から自宅までは約２．８キロメートルにすぎず，出勤前に徒歩などで自動車を取りに行くことも容易であるのに，翌日の出勤に自動車が必要であるという程度の理由で本件酒気帯び運転に及んだ上，寄り道までして走行距離を延ばしたもので，第１審原告の飲酒運転に対する考えの甘さには甚だしいものがある。また，第１審原告の本件酒気帯び運転直後のアルコール濃度は呼気１リットル当たり０．５４ミリグラムと道路交通法違反として処罰される最下限（呼気１リットル当たり０．１５ミリグラム）の３倍を超える高濃度であったのであるから，本件酒気帯び運転は悪質であり，これに至った経緯について酌量すべき事情があるとはいえない。さらに，第１審原告は，処分行政庁に匿名の情報提供があって問い質されるまでの約２か月間，校長に本件酒気帯び運転を申告することがなかったのであり，これに第１審原告が交通法規を含めた法令の遵守等の教育を担う高等学校に勤務する公務員であり，しかも，管理職として部下職員に飲酒運転の撲滅を指導監督する立場にあったことからすると，本件非違行為は勤務先の高等学校の生徒や保護者を含め地域社会の第１審被告の職員に対する信頼を損ねたものであり，また，管理職自ら飲酒運転を敢行したものであることから，指導体制にも悪影響を及ぼす可能性があったと考えられ，さらに，第１審被告が，その職員に対し，飲酒運転の撲滅のために飲酒運転の問題性を指摘し，懲戒処分の量定を周知してきた状況をも考慮すると，第１審原告の責任は重いといわざるを得ない。


平成３０年３月７日判決言渡
平成２９年(行ケ)第１０１６９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１２月１２日
判        決
原              告      株式会社ファインフードネットワーク同訴訟代理人弁護士     宇佐    美    英    司同訴訟代理人弁理士     森              寿    夫被              告      株式会   社ロー   ソン同訴訟代理人弁理士     新      井        悟
宮      城    和    浩
中      川        拓
和      田    阿佐    子
宮      田    佳代    子
主        文
１特許庁が無効２０１５－８９００８２号事件について平成２９年７月２１日にした審決のうち，登録第５７０８３９７号の指定商品「コロッケ入りのパン，コロッケ入りのサンドイッチ，コロッケ入りのハンバーガー，コロッケ入りの弁当，コロッケ入りの調理済みの丼物，コロッケ入りの調理済みカレーライス，コロッケ入りのチャーハン」について「審判請求は成り立たない。」とした部分を取り消す。２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
本件は，商標登録無効審判請求に対する一部不成立審決の取消訴訟である。争点は，商標法４条１項１１号該当性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，登録第５７０８３９７号商標（以下，「本件商標」という。）の商標権者である。本件商標は，下記のとおりの構成からなり，平成２５年７月４日に登録出願され，第３０類「茶，茶飲料，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，お好み焼き，おにぎり，調理済みのラーメン，調理済みのうどん，調理済みの中華そば，調理済みのそうめん，調理済みの焼きそば，調理済みのパスタ，調理済み麺類，調理済みの炒飯，調理済みの丼物，調理済みの米飯，調理済のスパゲティ，調理済みのカレーライス，ドライカレー，チャーハン」を指定商品として，平成２６年９月５日に登録すべき旨の審決がされ（以下，「本件登録審決日」という。），同年１０月１０日に設定登録されたものである。（甲１，２）原告は，平成２７年１０月１５日，本件商標の無効審判請求をした（無効２０１５－８９００８２号）。（甲８７）
特許庁は，平成２９年７月２１日，「登録第５７０８３９７号の指定商品中，第３０類『茶，茶飲料，菓子，コロッケ入り以外のパン，コロッケ入り以外のサンドイッチ，中華まんじゅう，コロッケ入り以外のハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，コロッケ用以外の調味料，穀物の加工品，穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，コロッケ入り以外の弁当，ラビオリ，お好み焼き，おにぎり，調理済みのラーメン，調理済みのうどん，調理済みの中華そば，調理済みのそうめん，調理済みの焼きそば，調理済みのパスタ，調理済み麺類，調理済みの炒飯，コロッケ入り以外の調理済みの丼物，調理済みの米飯，調理済みのスパゲティ，コロッケ入り以外の調理済みのカレーライス，ドライカレー，コロッケ入り以外のチャーハン』についての登録を無効とする。その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月３１日に原告に送達された。
２審決の理由の要点
(1)引用商標
登録第５１００２３０号商標（以下，「引用商標」という。）は，「ゲンコツ」の文字を標準文字で表してなり，平成１９年５月９日に登録出願され，第３０類「おにぎり，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ」を指定商品として，同年１２月２１日に設定登録されたものであり，その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)原告の主張した無効理由
本件商標は，その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標である引用商標に類似する商標であって，引用商標の商標登録に係る指定商品又はこれらに類似する商品について使用するものであるにもかかわらず，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものであり，また，本件商標は，その構成中に揚げ物料理の一つを意味する「コロッケ」の普通名称を明確に含むところ，これをその指定商品に使用するときは，商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるにもかかわらず，商標法４条１項１６号に違反して登録されたものである。
(3)判断
ア本件商標について
本件商標は，外観上，まとまりよく一体的に構成され，その構成文字に相応して，「ゲンコツコロッケ」の一連の称呼のみを生じるものであり，「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロッケ」といった観念が生じる。
イ商標法４条１項１６号該当性について
本件商標の構成中の「コロッケ」の文字は，本件商標の指定商品との関係においては，「コロッケ入りの商品」であることを表すものであって，指定商品の取引の実際においても，商品の品質を示すものとして一般に使用されているということができる。そうすると，これを本件商標の指定商品中，「コロッケ入りの商品」以外の商品に使用したときは，あたかも，「コロッケ入りの商品」であるかのように，その商品の品質について誤認を生じるおそれがあるといえる。したがって，本件商標は，その指定商品中の「コロッケ入りの商品」以外の商品については，商標法４条１項１６号に違反して登録されたものといえる。
ウ商標法３条１項柱書について
本件商標は，その指定商品中，「コロッケ入りのパン，コロッケ入りのサンドイッチ，コロッケ入りのハンバーガー，コロッケ用調味料，コロッケ入りの弁当，コロッケ入りのチャーハン，コロッケ入りの調理済みのカレーライス，コロッケ入りの調理済みの丼物」以外の商品について，商標法３条１項柱書の要件を具備していないにもかかわらず，登録されたものである。
エ商標法４条１項１１号該当性について
本件商標と引用商標の外観を対比すると，その構成文字数，書体，「コロッケ」の文字部分の有無において明らかな差異を有するものであるから，外観上，判然と区別することができるものである。


次に，両商標の称呼を対比すると，本件商標から生じる「ゲンコツコロッケ」の称呼と引用商標から生じる「ゲンコツ」の称呼とは，後半における「コロッケ」の音の有無という顕著な差異を有し，構成音数を異にするものであるから，それぞれを一連に称呼するときは，明瞭に聴別し得るものである。さらに，両商標の観念を対比すると，本件商標は，「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロッケ」の観念が生じるものであるのに対し，引用商標は，「にぎりこぶし」の観念が生じるものであるから，相紛れるおそれはない。そうすると，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標というべきものである。したがって，本件商標の指定商品中，「コロッケ入りのパン，コロッケ入りのサンドイッチ，コロッケ入りのハンバーガー，コロッケ用調味料，コロッケ入りの弁当，コロッケ入りのチャーハン，コロッケ入りの調理済みのカレーライス，コロッケ入りの調理済みの丼物」が，引用商標の指定商品と同一又は類似であったとしても，本件商標と引用商標とは，非類似の商標であるから，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当しない。
第３原告主張の審決取消事由
１審決は，商標法４条１項１１号該当性の判断を誤ったものである。
２商標の類否について
(1)本件商標の外観は，同じ書体ではあるが，「ゲンコツ」と「コロッケ」の「ゲ」と「コ」を特徴的に大きく表示して，「ゲンコツ」と「コロッケ」を外観上意識的に区別して表示しており，「ゲンコツ」と「コロッケ」の間には，その称呼において，明確に一拍の間隙が存在しており，「ゲンコツ」と「コロッケ」はそれぞれ独立した意味を有している。
本件商標は，「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが，取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。(2)本件商標の指定商品が，コロッケ及びコロッケ入りの商品，コロッケ用調味料等に限定されることとなった結果，本件商標中の「コロッケ」の文字部分は，本件商標の指定商品との関係において，自他商品の識別標識としての機能を有しない部分となった。その結果，本件商標の構成中の「ゲンコツ」の文字部分のみが，本件商標の要部として，引用商標との類否判断の対象となる。「ゲンコツ」部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められないとしても，それ以外の部分，すなわち「コロッケ」部分からは，出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められるのであるから，本件商標の一部である「ゲンコツ」部分だけを引用商標と比較して類否を判断すべきである。(3)本件商標を付した商品の具体的な取引状況は，①広告（甲１０）において，「マチのおかず屋さん」が，腕によりをかけて丹精して作った「ゲンコツ」ブランドの逸品としての「ゲンコツメンチ」，「ゲンコツクリームコロッケ」，「ゲンコツコロッケ」であることを消費者に訴えかけることで，「ゲンコツ」に特別なブランドイメージをもたせようと意図し，②広告（甲９）において，「ゲンコツコロッケ」と「ゲンコツメンチ」を「ゲンコツ兄弟」として「対決」させ，「ゲンコツ」に「喧嘩」，すなわち対決というイメージをもたせて，ゲンコツに特別な観念を持たせ，③コマーシャル（甲８）において，有名俳優二人が，「ゲンコツ」ののれんのかかった，高級寿司店風のカウンターの前で，「コロッケ」を手に持つことで，手をかけたこだわりの逸品という意味を「ゲンコツ」に込め，④原料や製法にこだわった「ゲンコツコロッケ」（甲６６）と宣伝して，「ゲンコツ」にこだわりの逸品というイメージを持たせ，⑤「ゲンコツメンチ」の例ではあるが，ゲンコツメンチとチキン南蛮を組み合わせた「ゲンコツ南蛮弁当」を売り出して（甲９５），「ゲンコツ」のみを強調するといったものである。被告は，「ゲンコツ」を強調し，ゲンコツシリーズの一品として販売している。
以上の具体的な取引状況を見ると，「ゲンコツ」が単なる大きさや形状を示すにとどまらず，それより高次の意味を持った，ゲンコツブランドの中核となるイメージを示している。したがって，「ゲンコツ」は，商品の出所識別標識としての強く支配的な印象を与えている。
３指定商品の類否について
本件商標の指定商品は，第３０類「コロッケ入りのパン，コロッケ入りのサンドイッチ，コロッケ入りのハンバーガー，コロッケ用調味料，コロッケ入りの弁当，コロッケ入りの調理済みの丼物，コロッケ入りの調理済みのカレーライス，コロッケ入りのチャーハン」である。
引用商標の指定商品は，第３０類「おにぎり，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ」である（甲３）。本件商標の指定商品中「コロッケ入りのサンドイッチ，コロッケ入りのハンバーガー，コロッケ入りの弁当」は，引用商標の指定商品中「サンドイッチ，ハンバーガー，べんとう」とは，完全に同一の商品である。本件商標の指定商品中「コロッケ入りのパン」は，「パン」の下位概念に当たる商品であるから，引用商標の指定商品中「サンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ」と相互に類似する商品である。本件商標の指定商品中「コロッケ入りの調理済みの丼物，コロッケ入りの調理済みのカレーライス，コロッケ入りのチャーハン」は，引用商標の指定商品中「おにぎり」及び「ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，べんとう，ラビオリ」と相互に類似する商品である。
したがって，前記審決後の本件商標の指定商品は，「コロッケ用調味料」を除いて，引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
第４被告の主張
１商標の類否について
(1)本件商標の「ゲンコツコロッケ」の構成文字は，太い筆文字で，間隔を空けることなく横一連に表されており，また語頭「ゲ」，中間「コ」及び語尾「ケ」の文字が，他の文字に比べて多少大きく表されており，その書体の特徴と相俟って，全体として統一感ある印象を与えるものとなっていることから，本件商標は，外観上一体的に看取されるというべきものである。そのような構成において，「コロッケ」の文字部分を捨象するのは，その外観的特徴からして不自然である。また，本件商標の構成文字全体から生ずる「ゲンコツコロッケ」の称呼は，７音から構成されていて，短く，よどみなく一連に称呼できることから，その称呼の簡潔性からしても，本件商標に接した需要者及び取引者は，全体で一体不可分の一つの語として認識，理解するとみるのが自然である。


(2)本件商標の指定商品は，第３０類「コロッケ入りパン，コロッケ入りサンドイッチ，コロッケ入りハンバーガー，コロッケ入り弁当，コロッケ入りの調理済み丼物，コロッケ入りの調理済みのカレーライス，コロッケ入りのチャーハン」であり，第２９類「コロッケ」ではない。「コロッケ」の文字は，指定商品との関係においては，商品の普通名称ではなく，商品の原材料を表すものにすぎない。また，上記指定商品との関係において，本件商標の構成文字「コロッケ」が，商品の原材料を表すものと認識される場合があったとしても，本件商標について，「ゲンコツ」の文字部分を要部とすべきか否かは，「コロッケ」の語が商品の原材料を表すものであるか否かによって一義的に決まるものではなく，本件商標の称呼及び観念を考察するに際して，考慮すべき一つの要素にすぎない。本件商標をその指定商品に用いたものに接した需要者は，「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロッケ」が入った「パン，サンドイッチ，ハンバーガー，弁当」等であると認識し，「ゲンコツコロッケ」の文字を一体的に理解することから，「コロッケ」は，出所識別標識としての称呼，観念が生じないとまではいえない。(3)登録商標の範囲は，願書に記載の商標見本に基づいて定められるものである（商標法２７条１項）から，商標の類否判断は，願書に記載された商標に基づいて判断するのが妥当であり，使用の態様に基づき，本件商標の要部を認定するのは，不適切である。
原告が挙げる本件商標の使用例は，「ゲンコツ南蛮弁当」以外は，メンチカツ及びコロッケに関する使用例であり，また，それらの使用例は，極めて短い期間に行われたもので，回数も少ないことから，需要者に認識，記憶される程には至っておらず，それらの使用例をもって，本件商標の「ゲンコツ」の文字部分について，自他商品識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。
食品の分野においては，「ゲンコツ」は，「ゲンコツ○○」のように使用され，「げんこつ状」あるいは「げんこつ大」の商品として，商品の大きさや形状を想起させる語として使用されている（甲５４～６３，乙２～４）から，本件商標の構成中「ゲンコツ」の文字部分については，商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
(4)「ゲンコツコロッケ」は，被告によって盛大に宣伝広告されており（甲６５～７３），また売上高も相当な金額に上ることから，「ゲンコツコロッケ」は，本件商標の登録時において，被告の商標として，需要者の間で広く認知されていたものである。そうすると，本件商標は，その周知性からしても，常に一体不可分のものとして認識されるものであり，その構成文字に相応して，「ゲンコツコロッケ」の一連の称呼及び「にぎりこぶしのような大きさや形状のコ
ロッケ」の観念のみが生ずる
２指定商品の類否について
本件商標の指定商品のうち，第３０類「コロッケ入りパン，コロッケ入りサンドイッチ，コロッケ入りハンバーガー，コロッケ入り弁当，コロッケ入りの調理済み丼物，コロッケ入りの調理済みのカレーライス，コロッケ入りのチャーハン」は，引用商標の指定商品である第３０類「おにぎり，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ」に同一又は類似することは，認める。
第５当裁判所の判断
１本件商標と引用商標との類否について
(1)ア本件商標は，前記第２，１のとおり，「ゲンコツコロッケ」の片仮名を，毛筆で書したかのような字体で，「ゲ」「コ」「ケ」をやや大きく，その余の文字をやや小さく一連に書してなり，「ゲンコツコロッケ」の称呼を生じるものである。そして，本件商標のうち「ゲンコツ」は，「にぎりこぶし。げんこ。」を意味する（甲６）。証拠（甲５４～５８，６０，６１，６３，乙３）及び弁論の全趣旨によると，本件登録審決日当時，「ゲンコツ」は，食品分野において，ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあったものと認められる。「コロッケ」は，「揚げ物料理の一つ。あらかじめ調理した挽肉・魚介・野菜などを，ゆでてつぶしたジャガイモやベシャメル・ソースと混ぜ合わせて小判形などにまとめ，パン粉の衣をつけて油で揚げたもの。」を意味する（甲５）。本件商標は，「ゲンコツ」と「コロッケ」の結合商標と認められるところ，その全体は８字８音とやや冗長であること，上記のとおり「コ」の字がやや大きいこと，「ゲンコツ」も「コロッケ」も上記の意味において一般に広く知られていることからすると，本件商標は，「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。また，本件商標の指定商品のうち本件訴訟において争われている指定商品は，いずれも，「コロッケ入り」の食品であるから，本件商標の構成のうち「コロッケ」の部分は，指定商品の原材料を意味するものと捉えられ，識別力がかなり低いものである。これに対し，上記のとおり，「ゲンコツ」は，食品分野において，ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあることから，「ゲンコツコロッケ」は，「ゴツゴツした，にぎりこぶし大のコロッケ」との観念も生じ得るが，常にそのような観念が生ずるとまではいえず，また，本件商標の指定商品の原材料である「コロッケ」は，ゴツゴツしたものやにぎりこぶし大のものに限定されていないのであるから，「ゲンコツ」は，「コロッケ」よりも識別力が高く，需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。さらに，証拠（甲５１，６６～７２）及び弁論の全趣旨によると，被告が，本件商標を使用して，「ゲンコツコロッケ」の販売を開始したのは，平成２６年６月３日であり，販売開始は新聞の電子版で報道され，「ゲンコツコロッケ」は，人気商品となって，販売開始から短期間で多数個が販売されたことが認められる。しかし，本件登録審決日は上記の販売開始から約３か月間経過後であること，コロッケのような食品の需要者はきわめて多数にのぼると考えられることからすると，上記のような被告による販売の事実があるとしても，「ゲンコツコロッケ」が不可分一体と認識されると認めることはできない。
以上より，本件商標の要部は「ゲンコツ」の部分であると解すべきである。イ本件商標の要部「ゲンコツ」と引用商標とは，外観において類似し，称呼を共通にし，観念を共通にする。したがって，両者は，類似しているものと認められる。
(2)被告の主張について
ア被告は，①本件商標は外観上全体として統一感ある印象を与え，②称呼も短く，一連に称呼できるから，全体で一体不可分の語として認識，理解されるべきである，と主張する。


平成２９年１０月２６日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００６５号著作権確認等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第９７８０号）
口頭弁論終結日平成２９年９月２１日
判            決
控訴人（１審原告）        Ｘ
同訴訟代理人弁護士      石   塚   健一郎被控訴人（１審被告）     セントラルレコード株式会社同訴訟代理人弁護士        深   山      徹
小   林   貞   五
主            文
１本件控訴を棄却する。
２控訴人が当審で追加した請求を棄却する。
３控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と読み替える。
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
主位的請求
被控訴人は，控訴人に対し，原判決別紙作品目録記載１(1)～２(2)の各作品について，控訴人が著作権（著作権法上の著作者としての複製権，演奏権，公衆送信権等，譲渡権，貸与権，編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）を有することを確認する。
予備的請求１
被控訴人は，控訴人に対し，５８０万９６５０円及びこれに対する平成２８年４月１５日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
予備的請求２
被控訴人は，控訴人に対し，５８０万９６５０円及びこれに対する平成２８年４月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，本件各作品の実演を収録したＣＤの制作を被控訴人に依頼した控訴人が，控訴人と被控訴人との間には，被控訴人が控訴人に対して本件各作品の本件著作権を帰属させる旨の合意（以下「本件合意」という。）が成立していたと主張して，被控訴人に対し，主位的請求として，控訴人が本件著作権を有することの確認を求め，予備的請求１として，被控訴人の責めに帰すべき事由により，本件著作権を控訴人に帰属させる債務が履行不能になったと主張して，債務不履行による損害賠償金５８０万９６５０円及びこれに対する請求後の日である平成２８年４月１５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，予備的請求２として，①被控訴人が，本件著作権を取得することができると控訴人に誤信させてＣＤの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる，②被控訴人が，控訴人に対して，著作権信託契約の仕組みを説明することなく，ＪＡＳＲＡＣへの申請費用を支払わせたことは，信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる，③被控訴人が，本件各作品についてＪＡＳＲＡＣに作品届を提出し，この事実を控訴人に秘していたことは，控訴人に対する不法行為に当たる，と主張して，不法行為による損害賠償金５８０万９６５０円及びこれに対する不法行為後の日である平成２８年４月１５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は，本件合意の成立は認められないとするとともに，上記①～③の不法行為の成立はいずれも認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却したので，控訴人が本件控訴を提起し，当審において，上記②の行為が債務不履行に当たるとの請求を追加した。
２前提事実（当事者間に争いがないか，掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）
前提事実については，原判決４頁下から４行目の「制作して，同年６月２０日に販売を開始した。」を「制作した。」と改めるほかは，原判決３頁６行目～５頁１４行目に記載のとおりであるので，これを引用する。
３争点及び争点に対する当事者の主張
争点及び争点に対する当事者の主張については，次のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは，原判決５頁１５行目～１０頁２４行目記載のとおりであるから，これを引用する。
控訴人の主張
ア本件ＣＤは，控訴人が経営していた飲食店「姉妹」の宣伝のために，「姉妹」の客などに無償で配られる目的で作られたものであって，一般販売を目的としたものではなく，一般発売されたものではない。現に，本件ＣＤは，「姉妹」の客などに無償で配られた後の大量の残りが，営業を休止した「姉妹」の店内に，現在も置かれたままになっている。
本件訴訟に先立つ控訴人と被控訴人との間の調停事件（東京簡易裁判所平成２７年（メ）第１０６８号事件，以下「別件調停事件」という。）において，被控訴人は，平成２７年７月１４日に東京簡易裁判所に受け付けられた書面において，「本件ＣＤは，１０００枚という単位で，しかも，控訴人が歌手として世の中にデビューするのではなく，控訴人が経営する『カラオケクラブ姉妹』の店の宣伝のために制作されたもので，しかも無償で配布しているということであれば，歌唱印税を受けられる性質のものであるかどうか，ご理解いただけると思う」旨述べている（甲２５）。
本件ＣＤをラッツパックレコードで販売したとされるインターネットサイトの画面には購入のチェック欄が見当たらず（乙１５），どうやって購入をするのか不明であるし，被控訴人は，本件ＣＤの販売実績を示す資料を示すことができていない。
本件ＣＤに関して，控訴人が販売による金銭を受け取ったことはなく，本件ＣＤの販売実績はゼロとみなければならない。
被控訴人は，原判決が販売開始日と認定する平成２４年６月２０日当時も，その翌月も，翌々月も，本件各作品について，Ａとの間で，著作権に関する何の契約も結んでおらず，ＪＡＳＲＡＣへの作品届も提出していなかった（甲１２，１３）。被控訴人やＡには，各々，ＪＡＳＲＡＣと著作権信託契約を結んでいる書面があり（乙１，１７，２０），一般販売を行うＣＤが制作されたのであれば，販売開始時に何の契約も締結されていないことはあり得ず，ＪＡＳＲＡＣへの作品届が提出されないこともあり得ないことである。
「カラオケクラブ姉妹」にはパソコンがなく，控訴人の自宅にもパソコンはなく，控訴人は，パソコンの操作ができないから，ブログへのアップ（乙１２の１～３）は不可能である。


イＪＡＳＲＡＣは，著作権信託契約を結ぶ要件を，「全国に流通するＣＤ等の録音物に作品が利用されていること」と定めている（甲２６）から，本件各作品には，著作権信託契約を結ぶための要件が欠けている。したがって，本件各作品について，被控訴人の行ったＪＡＳＲＡＣへの作品届等の手続とそれによる権利関係の登録は，無効である。
ウしかるところ，本件各作品を収録した本件ＣＤについて，被控訴人は，控訴人に対し，「ＪＡＳＲＡＣ申請１式    ９万円」（甲４），「ジャスラック申請含む」費用（甲１０）がかかると述べ，控訴人が制作費用を負担することで，著作権を含む全ての権利が控訴人に帰属する旨を約していた。その上で，被控訴人は，本件各作品の作詞者・作曲者であるＡから著作権の譲渡を受けたのである（甲１２）から，この譲渡と同時に，本件各作品の著作権は，控訴人に帰属したものである。
エ本件作品２については，本件ＣＤとは別に，「サンナイト企画」制作よるＢ歌唱のＣＤが制作されていることが判明している（甲２７）。本件作品２の著作権をＡや被控訴人が有しているのであれば，このＣＤの制作は，Ａや被控訴人の著作権侵害行為に当たることになるが，Ａと被控訴人は，放置しているだけである。この事実からも，本件各作品の著作権が控訴人に帰属していることは明らかである。
オＪＡＳＲＡＣとの著作権信託契約やその権利関係を全く説明されていない控訴人が，被控訴人が本件ＣＤを制作するに際してした録音利用許諾及び出版利用許諾の申請費用を負担し，作曲家がＪＡＳＲＡＣとの間で著作権信託契約を締結している場合には不可避的に必要となる経費を負担しなければならない理由はない。
カ被控訴人が，控訴人に対し，ＪＡＳＲＡＣとの著作権信託契約やその権利関係を全く説明しなかったことは，控訴人に対する債務不履行にも当たる。
被控訴人の主張
ア本件ＣＤが一般販売を行うものかどうかで，平成１２年１１月１日にＡとＪＡＳＲＡＣが，平成２１年１０月１日に被控訴人とＪＡＳＲＡＣがそれぞれ締結し，自動更新されている著作権信託契約の効力が左右されることはない。また，これらの著作権信託契約の効力や本件ＣＤが一般販売を行う目的で制作されたかどうかと本件著作権が譲渡されたかどうかとは，別個の事柄である。もっとも，本件ＣＤは一般販売を行う目的で制作されたものである。イ本件作品２の著作権をＡや被控訴人がＢに対して行使するかどうかは，Ａや被控訴人が判断する事柄であり，行使しなかったからといって，控訴人が著作権を有していることにはならない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の請求は，いずれも理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりの付加，訂正をし，後記２のとおり当審における控訴人の主張に対して判断するほかは，原判決１０頁２６行目～１７頁３行目に記載のとおりであるので，これを引用する。
原判決１２頁４行目の「同年６月２０日」から５行目の「告知したほか」までを削る。
原判決１３頁１９行目から１４頁４行までを，次のとおり改める。「イ控訴人は，Ｃから，「すべてＸのものです。」，「著作権全部ママのもの」などと述べて勧誘されていたところ，被控訴人代表者から，「同じ条件で作ってあげます。Ｃ先生に断ってすぐに連絡ちょうだい。」，「ママの１００％で」などと言われたので，被控訴人に対し本件ＣＤ制作を依頼したと主張する。控訴人は，上記主張に沿う供述をする（甲１５，控訴人本人〔原審〕）が，それを裏付ける証拠はない上，控訴人の本人尋問における供述は，具体的に述べられた言葉やそれらの言葉が述べられた状況等についてあいまいな供述をするにとどまっていることからすると，直ちに採用することはできず，他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。なお，被控訴人は，平成２４年６月２０日当時，本件各作品について，Ａとの間で，著作権に関する契約を結んでおらず，ＪＡＳＲＡＣへの作品届も提出していなかった（ただし，後記２⑴のとおり，後にＡとの間で契約を締結し作品届をした）としても，被控訴人代表者が上記のとおり述べたことを推認することはできない。
⑶原判決１６頁３行目の「これらの」から４行目末尾までを，「これらの費用は，本件ＣＤを一般発売するために必要な費用であるから，」と改める。⑷原判決１６頁６行目の末尾に，「そのことは，被控訴人が，控訴人に対し，ＪＡＳＲＡＣとの著作権信託契約やその権利関係を説明したかどうかで左右されることはない。」を加える。
⑸原判決１６頁１５行目の「仕組み」の後に，「やその権利関係」を加える。⑹原判決１６頁１８行目から１９行目を次のとおり改める。「したがって，被控訴人が著作権信託契約の仕組みやその権利関係を説明しなかったことにつき不法行為が成立することはない。」
２当審における控訴人の主張に対する判断


控訴人は，本件ＣＤは，控訴人が経営していた飲食店「姉妹」の宣伝のために，「姉妹」の客などに無償で配られる目的で作られたものであって，一般販売を目的としたものではなく，一般発売されたものではないと主張する。しかし，被控訴人は，本件各作品について，ＪＡＳＲＡＣから，発売日（発行日）を平成２４年６月２０日として録音利用許諾及び出版利用許諾を得ていること（乙６，７），本件ＣＤは，ラッツパックレコードのオンラインショップで販売されていること（乙１５），控訴人が経営していたカラオケクラブ「姉妹」のブログにおいて，本件ＣＤが発売されたことが宣伝されていること（乙１２の１～４）からすると，本件ＣＤの制作は，「姉妹」の客などに無償で配る目的があったとしても，その一方で，一般販売の目的も有していたと認めることができる。この点について，控訴人は，別件調停事件における被控訴人が提出した書面の内容について主張するが，同書面（甲２５）は，「本件ＣＤは，控訴人が歌手として世の中にデビューするのではなく，控訴人が経営する『カラオケクラブ姉妹』の店の宣伝のために制作されたもので，しかも無償で配布しているということであれば，本件各作品が歌唱印税を受けられる性質のものであるかどうか，ご理解いただけると思う」旨述べているものであって，本件ＣＤ制作の目的を仮定形で述べるものにすぎず，本件ＣＤの制作が一般販売の目的を有しなかったことを認めているものではない。
控訴人は，本件ＣＤをラッツパックレコードで販売したとされるインターネットサイトの画面には購入のチェック欄が見当たらず（乙１５），どうやって購入をするのか不明であるし，被控訴人は本件ＣＤの販売実績を示す資料を示すことができておらず，本件ＣＤに関して，控訴人が販売による金銭を受け取ったことはないなどと主張する。しかし，証拠として提出されているインターネットサイトの画面に購入のチェック欄が見当たらない（乙１５）からといって，本件ＣＤがラッツパックレコードのオンラインショップで販売されていたとの上記認定が左右されることにはならない。また，本件ＣＤの販売実績を示す資料が証拠として提出されておらず，本件ＣＤに関して控訴人が販売による金銭を受け取ったことを示す証拠が提出されていないとしても，そのことから直ちに本件ＣＤが一般販売の目的を有していたことを認めることができないものではないし，控訴人が多くの本件ＣＤを現在も保管している（甲２４の１～１２）としても，このことから本件ＣＤの制作が一般販売の目的を有していたことを認めることができないものではない。控訴人は，被控訴人は，平成２４年６月２０日当時も，その翌月も，翌々月も，本件各作品について，Ａとの間で，著作権に関する何の契約も結んでおらず，ＪＡＳＲＡＣへの作品届も提出していなかったと主張するが，被控訴人とＡは，平成２４年９月１６日付け著作権契約書により，Ａが本件各作品の著作権を被控訴人に譲渡し（契約期間の始期は，平成２４年６月２０日），被控訴人は，本件各作品の著作権のうち演奏権等，録音権等，貸与権及び出版権等について，ＪＡＳＲＡＣに管理を委託する旨を約し，また，被控訴人は，同年９月２４日，ＪＡＳＲＡＣに対し，本件各作品について本件作品届を提出した（前記前提事実［原判決第２の２Ａとの間で本件各作品の著作権についての契約が
締結され，ＪＡＳＲＡＣへの作品届がされている。
控訴人は，「カラオケクラブ姉妹」にはパソコンがなく，控訴人の自宅にもパソコンはなく，控訴人は，パソコンの操作ができないと主張するが，カラオケクラブ「姉妹」のブログには，「２０１２年４月２５日の深夜営業は早い時間で終了します」，「２０１２年４月２６日の昼の営業は休業させてもらいます」等の記載があり(乙１２の１)，控訴人自身が上記ブログを開設していないとしても，控訴人に近い関係者が開設したものと推認されるから，控訴人に近い関係者がブログにおいて本件ＣＤが発売されたことを宣伝していたものと認められる。以上によると，控訴人の主張を検討しても，本件ＣＤの制作が一般販売の目的も有していたと認めることができるとの前記認定が左右されることはない。そうすると，本件各作品には著作権信託契約を結ぶための要件が欠けているとの控訴人の主張は，その前提となる事実が認められないから，失当である。⑵控訴人は，本件作品２について，本件ＣＤとは別に，「サンナイト企画」制作によるＢ歌唱のＣＤが制作されているが，Ａと被控訴人は，この行為を放置していると主張する。しかし，著作権者が権利行使をするかどうか，いつ権利行使をするかは，諸般の事情を考慮して権利者が決めるものであるから，Ａと被控訴人が上記行為に対して権利行使をしないからといって，本件各作品の著作権が控訴人に帰属していることにはならない。
控訴人は，被控訴人が，控訴人に対し，ＪＡＳＲＡＣとの著作権信託契約やその権利関係を全く説明しなかったことは，控訴人に対する債務不履行にも当たると主張するが，この主張を採用することはできない。その理由は，前記１で訂正の上引用した原判決１５頁２４行目から１６頁１７行目までに記載のとおりである。
３結論
以上によると，その余の争点につき検討するまでもなく，控訴人の請求は，いずれも理由がなく，同旨の原判決は相当であって，本件控訴は理由がないから，これを棄却するとともに，控訴人が当審で追加した請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森              義      之
裁判官
永      田      早      苗
裁判官
森      岡      礼      子


平成２４年９月１３日判決言渡
平成２３年（ネ）第１００７４号特許侵害不当利得返還請求控訴事件（原審東京地方裁判所    平成２０年（ワ）第３２３３１号）
平成２４年５月１５日口頭弁論終結
判                決
控訴人            エルンスト・ミュールバウエル・ゲーエ
ムベーハー・ウント・コー・カーゲー
訴訟代   理人弁   護士             鈴      木      秀      彦被控訴   人          株式会   社ジー   シー訴訟代   理人弁   護士           彌      重      仁      也補佐人   弁理士            野      間      忠      之
主                文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，１億円及びこれに対する平成２０年１１月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
４仮執行宣言
第２事案の概要及び当事者の主張等
１事案の概要
控訴人（原審原告）を「原告」と，被控訴人（原審被告）を「被告」という。原審において用いられた略語は，当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は，以下のとおりである。
原告は，発明の名称を「重合可能なセメント混合物」とする本件特許権（特許第２１３２０６９号）を有していたところ，被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により，本件特許権を侵害していたとして，不当利得に基づき，被告に対し，実施料相当額の利得金９億円のうち１億円の支払いを求めた。これに対し，被告は，被告製品は本件発明（本件特許権の特許請求の範囲の請求項１に係る発明）の技術的範囲に属さない，本件特許は新規性の欠如又は実施可能要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである，と主張して，これを争った。
原判決は，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして，原告の請求を棄却した。これに対し，原告は，原判決の取消しを求めて，本件控訴を提起した。
２前提事実
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」，「１    前提事実」（原判決２頁１２行目ないし７頁７行目）記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点及び当事者の主張
次のとおり，争点①（被告両製品は本件発明の技術的範囲に属するか）について，当審における主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」，「２争点及び当事者の主張」（原判決７頁８行目ないし１８頁１３行目）記載のとおりであるから，これを引用する。
【原告の主張】
(1)構成要件Ａについて
アハラルト・パーシュ博士が実施したパーシュ実験の補足実験（甲４３。以下「パーシュ補足実験」という。）の概要は，以下のとおりである。すなわち，パーシュ補足実験においては，ポリアクリル酸（マレイン酸との共重合体であり，被告両製品に含まれるポリカルボン酸と同じ性質である。），ＨＥＭＡ（ヒドロキシエチルメタクリレート），ＵＤＭＡ（ウレタンジメタクリレート），ＧＤＭＡ（グリセロルジメタクリレート）などからなるモデル混合物及び被告製造に係る「フジリュート」（海外製品名「フジプラス」）の液体成分について，パーシュ実験とほぼ同様に，分取的ＧＰＣ，限外濾過，凍結乾燥，ＮＭＲを実施したものである。また，パーシュ補足実験においては，凍結乾燥後に分析的ＨＰＬＣ及び分析的ＧＰＣを実施して，モノマーのピークが現れるか否かを確認した。
パーシュ補足実験の結果，①モデル混合物を分取的ＧＰＣによってポリマーとモノマーに分離した後，ポリマーに分析的ＨＰＬＣ及び分析的ＧＰＣを実施してもモノマーのピークは現れないこと，②モデル混合物に係る分取後のポリマーのＮＭＲスペクトルを取ると，二重結合の存在を示すシグナルは存在しないこと，③フジリュートに係る分取後のポリマーのＮＭＲスペクトルを取ると，６．１ｐｐｍと５．７ｐｐｍ付近に二重結合の存在を示すシグナルが現れることが確認された。パーシュ補足実験では，モデル混合物を硝酸ナトリウム水溶液に４５ｍｇ／ｍｌの濃度で混合した際に濁りが生じてもエステル化は生じておらず，パーシュ実験において，フジリュートを硝酸ナトリウム水溶液に３０.３９ｍｇ／ｍｌの濃度で混合した時点でエステル化が生じたとはいえない。
イパーシュ補足実験においては，上記のとおり，モデル混合物を硝酸ナトリウム水溶液に約４５ｍｇ／ｍｌの濃度で混合した際に濁りが生じても，分取したポリマー成分には二重結合の存在を示すシグナルは存在せず，ポリマー成分とモノマー成分とは完全に分離されたことが確認されている。そうすると，パーシュ実験においても，分取的ＧＰＣによる分取は適切に行われ，ポリカルボン酸と共有結合していない不飽和モノマー等は完全に取り除かれて，ＮＭＲが実施されたといえる。仮にパーシュ実験において，分取的ＧＰＣないし限外濾過後にモノマーが残留していたとしても極微量であり，これによりＮＭＲによって検出された二重結合の分量を説明することはできない。
したがって，パーシュ実験では，分取的ＧＰＣによる分取により，ポリカルボン酸と共有結合していない不飽和モノマー等は取り除かれたといえる。ウなお，パーシュ博士は，パーシュ補足実験で用いたモデル混合物（ポリカルボン酸としてポリアクリル酸・マレイン酸共重合体を用いたもの），ポリカルボン酸としてマレイン酸を含まないポリアクリル酸を用いたモデル混合物及びフジリュートの液体成分について，大量カラムを有する中圧装置を使用した分取的ＧＰＣを実施してポリマー成分を単離し，それぞれについてＮＭＲを実施したところ，モデル混合物においては，単離されたポリマー成分に二重結合は検出されず，フジリュートの液体成分においては，単離されたポリマー成分に二重結合が検出された（甲４４）。したがって，実験中にエステル化が生ずることはあり得ず，フジリュートの液体成分中のポリマーに含まれる二重結合は，実験前から含まれていたものといえる。エ以上のとおり，被告両製品は，液体成分中のポリカルボン酸と不飽和モノマー等とが共有結合しているものと認められ，構成要件Ａを充足する。
(2)   構成要件Ｃについて


被告が開示した被告両製品の成分には硬化剤が含まれていないが，被告両製品はレジンセメントであり，レジンセメントが硬化剤なしに重合反応によって硬化することはなく，被告両製品に硬化剤が含まれていることは明らかである。したがって，被告両製品は，構成要件Ｃを充足する。
(3)構成要件Ｅについて
上記のとおり，被告両製品は，液体成分中のポリカルボン酸と不飽和モノマー等とが共有結合しているものと認められ，被告は，被告両製品の成分中において，必然的にエステル化が生じる組み合わせを選択したものであり，何ら不確実なものではない。
したがって，被告両製品は，構成要件Ｅを充足する。
(4)小括
被告両製品は，構成要件Ｂ，Ｄも充足しており，本件特許の構成要件を全て充足する。
【被告の主張】
(1)構成要件Ａについて
パーシュ補足実験は，パーシュ実験における証明不足を補足していない。すなわち，パーシュ補足実験においては，①モデル混合物とフジリュートの液体成分との間において，分取されたポリマーの量や回収率が大きく異なっていること，②モデル混合物から分離されたポリマーとフジリュートの液体成分から分離されたポリマーとは，ＮＭＲにおいて，１．０－３．０ｐｐｍの高分子部分のスペクトルのパターンが異なっていることなどからすれば，モデル混合物の成分としたポリカルボン酸の選択が不適切であったか，分取的ＧＰＣにおける操作が不適切であったといえ，実験の信頼性が欠けている。
したがって，パーシュ補足実験は，パーシュ実験における証明不足を補足しておらず，パーシュ実験ないしパーシュ補足実験の結果をもって，被告両製品は，液体成分中のポリカルボン酸と不飽和モノマー等とが共有結合しているとは認められない。
(2)構成要件Ｅについて
本件発明の構成要件ＡないしＣの化学物質そのものは，出願当時既に知られていたものであり，本件発明の中心は，構成要件Ｅの選択条件，すなわち重合可能な樹脂混合物のうち「酸基及び／又はその酸から誘導される反応性誘導体基」を含んだものを選択することにより，構成要件Ａの成分が構成要件Ｂの成分とセメント反応を生じるとともに，構成要件Ｃの成分の作用により構成要件Ａの成分同士がレジン反応を生じることにある。この点，被告両製品は，ポリカルボン酸と不飽和モノマー等を含んでいるが，これらが偶然に共有結合で結びつくことや，その物質による効能効果を期待するものではなく，構成要件Ｅを充足しない。これに対し，原告は，被告両製品において，ポリカルボン酸と不飽和モノマー等が必然的にエステル化すると主張する。しかし，被告両製品は，製品中に水分を多く含んでおり，エステル化が生じ難い構成であり，水を含んだポリカルボン酸と不飽和モノマー等の混合物において，エステル化が生じ難いことは，パーシュ補足実験においても明らかとなっている。仮に，被告両製品において，ポリカルボン酸と不飽和モノマー等がエステル化により共有結合していたとしても，そのような偶然の副産物によって，本件発明の構成要件Ｅを充足するとはいえない。
(3)小括
以上のとおり，被告両製品は，本件特許の構成要件を充足しない。
第３当裁判所の判断
原判決は，被告両製品は，本件発明の構成要件Ａを充足しているとは認められず，本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして，原告の請求を棄却し，これに対し，原告がこの判断を不服として控訴したものであるが，本件においては，原審段階から，構成要件Ａの充足性のみならず，構成要件Ｅの充足性が争点となっていた。
当裁判所は，被告両製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足せず，本件発明の技術的範囲に属さないから，本件控訴は理由がなく，これを棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１構成要件Ｅの解釈
本件発明の構成要件Ｅは，「該成分(a)及び(b)は，該成分(a)における酸基または酸誘導体基が該成分(b)の微粉状の反応性充填剤とイオン的に反応し，セメント反応を受け得るように選ばれることを特徴とする重合可能なセメント混合物」というものである。この点，本件発明に係る明細書の「本発明は，一方では歯及び骨基質に対する良好な接着力及び組織適合性のような，ポリカルボン酸とサリチレートとを主成分とするセメントの本質的に有利な特徴を有し，他方では低い溶解性と大きな機械的強度のような，複合材料の有利な特徴を有し，複合材料と共重合することができ，はっきりした分野現象（判決注・「分解現象」の誤記と解される。）を示さない新規な歯科用混合物を開発すると云う課題に基づいている。」(甲２・４頁７段３３行～３９行)との記載に照らすと，構成要件Ｅにおいて，「成分(a)」は，その不飽和部分により互いに重合可能であるとともに，その酸基又は酸誘導体基が成分(b)とセメント反応をなすように選択されたものであることを要すると解される。以下，被告両製品が，上記構成要件Ｅを充足するか否かについて検討する。
２事実認定
(1)実験対象製品
パーシュ実験，ラショウスキー実験及びパーシュ補足実験において，実験対象とされたのは，いずれも被告製造に係るフジリュートであり，４～２５℃での暗所保存が推奨されている。フジリュートの液体成分は，無色透明で，ｐＨ値が約１．３の強酸性の粘ちゅう液であり，被告が開示している安全データシートによれば，ポリカルボン酸が２０～３０％，不飽和モノマー等であるＨＥＭＡ（ヒドロキシエチルメタクリレート）が２５～３５％，ＵＤＭＡ（ウレタンジメタクリレート）が１０％未満含まれているほか，水が２０～３０％含まれている（甲３０，３４，３５，４３）。
(2)パーシュ補足実験（甲４３）の概要
ア目的等
パーシュ補足実験の目的は，モデル混合物としてフジリュートの液体成分と同等な配合物を用いることにより，パーシュ実験において，ポリマーの分離が適切に行われていたことを確認するとともに，ポリアクリル酸のエステル化がフジリュート試料の分離段階における希釈中に生じたとの可能性を否定することである。
イモデル混合物の分離及び分析
ａモデル混合物
パーシュ補足実験におけるモデル混合物の組成は，ポリアクリル酸（フジリュートに含まれるポリマータイプと合致するようにしたマレイン酸を有する共重合体），ＵＤＭＡ（ウレタンジメタクリレート），ＨＥＭＡ（ヒドロキシエチルメタクリレート），ＧＤＭＡ（グリセロルジメタクリレート），酒石酸及び蒸留水である（なお，甲４４によれば，上記ポリアクリル酸の分子量は，フジリュートで使用されているポリマーの分子量よりもかなり少ない３０００である。）。
ｂ分取的ＧＰＣ


モデル混合物０．４９９８ｇを濃度０．１ｍｏｌ／ｌの硝酸ナトリウム水溶液１１．９３８０ｇにより希釈し（濃度約４５ｍｇ／ｍｌ），その混濁溶液を孔径１．０μｍのＰＴＦＥ膜フィルタで濾過し，得られた清澄な溶液をＧＰＣ装置に注入し，１６～２１分の溶出時間でポリマー成分を採取した。
ｃ限外濾過
ポリマー成分として採取した溶液を限外濾過し，２５ｍｌのポリマー溶液を分離した。限外濾過されたポリマー溶液のうちＨＰＬＣ分析及びＧＰＣ分析のため，それぞれ１ｍｌを採取し，残りの溶液（２３ｍｌ）を凍結乾燥に供した。
ｄ凍結乾燥
採取した溶液を，茶色ガラス製容器に充填し，－４０℃で４時間にわたり凍結した後，圧力０．９４ｍｂａｒ及び最高温度５℃において，４８時にわたり凍結乾燥を実施した。さらに，試料を０．００１ｍｂａｒ及び２５℃において，４時間にわたり乾燥させ，０．２ｍｇのポリマー成分が得られた。
ｅ分析的ＨＰＬＣ及びＧＰＣ
凍結乾燥後のポリマー成分をＤ２Ｏ（重水素置換水）に溶解したＮＭＲ試料を用いて，分析的ＨＰＬＣを実施した（ＮＭＲ試料は，ＨＰＬＣ水（１：１）により希釈した。）。採用されたＨＰＬＣ法は，その定量限界に特徴を有するものであり，それは，ＨＥＭＡ，ＧＤＭＡ及びＵＤＭＡ，それぞれについて０．１ｐｐｍである。これにより，ＨＥＭＡとＵＤＭＡがポリマー成分中に存在しないことが確認された。また，ＧＤＭＡ含有量（０．０３４ｍｇ／ｌ）は，今回の分析法の定量限界よりも低く（＜０．１ｐｐｍ），検出限界とほとんど同じである。さらに，凍結乾燥後のポリマー成分について，ＨＰＬＣ分析に用いられたのと同じ試料を用いて分析的ＧＰＣを実施した。分析的ＧＰＣによれば，ＲＩ及びＵＶ曲線は，１７．５ｍｌ溶離量で最大値を有するピークを示しており，モデル混合物のポリマー成分は，この領域において溶離した。ＲＩ及びＵＶ検出のいずれにおいても，低分子量の不純物を呈示するピークは存在していない。
ｆＮＭＲ実験
モデル混合物から単離されたポリマーに対して，ＮＭＲを実施した結果は，別紙１のとおりである。ＮＭＲスペクトルにおいて際だっているのは，ポリアクリル酸（高分子化合物）バックボーンを表すアルキル／アルキレン区域（１．０－３．０ｐｐｍ）における広範なシグナル群である。４．７ｐｐｍでの強力なシグナルは，Ｄ２Ｏ中の不純物としての水によるものである。このスペクトルは，６．１及び５．７ｐｐｍにおける陽子シグナルを呈示していない。
ウフジリュートの液体成分の分離及び分析
フジリュートの液体成分について，モノマー及びポリマーの明確なベースライン分離を確認するため，再度，分離及び分析を実施した。
ａ分取的ＧＰＣ
フジリュートの液体成分０．９９４６ｇを濃度０．１ｍｏｌ／ｌの硝酸ナトリウム水溶液１１．８４８３ｇにより希釈し（濃度約１００ｍｇ／ｍｌ），その混濁溶液を孔径１．０μｍのＰＴＦＥ膜フィルタで濾過し，得られた清澄な溶液をＧＰＣ装置に注入し，１６～２０分と２０分～２４分の各溶出時間で２つの画分のポリマー成分を採取した。
ｂ限外濾過
上記モデル混合物と同様に限外濾過をし，各画分とも約２５ｍｌのポリマー溶液を分離した。各画分とも限外濾過されたポリマー溶液のうちＨＰＬＣ分析及びＧＰＣ分析のため，それぞれ１ｍｌを採取し，残りの溶液（２３ｍｌ）を凍結乾燥に供した。
ｃ凍結乾燥
上記モデル混合物と同様に凍結乾燥を実施し，第１画分からは１２．４ｍｇの，第２画分からは２３．５ｍｇのポリマー成分が得られた。
ｄ分析的ＨＰＬＣ及びＧＰＣ
分取的ＧＰＣ直後の溶液及び限外濾過後の溶液からそれぞれ取り出した試料，並びに，凍結乾燥後の単離されたポリマーを濃度０．１ｍｏｌ／ｌの硝酸ナトリウム水溶液で希釈した試料（濃度０．５ｍｇ／ｍｌ）について，分析的ＨＰＬＣを実施した。また，限外濾過後の溶液から取り出した試料及び凍結乾燥後の単離されたポリマーを濃度０．１ｍｏｌ／ｌの硝酸ナトリウム水溶液で希釈した試料（濃度０．５ｍｇ／ｍｌ）について，分析的ＧＰＣを実施した。
分取的ＧＰＣ直後の溶液から取り出した試料は，分析的ＨＰＬＣクロマトグラムにおいて，溶離時間２．２５分，３．４８分及び６．３９分においてシグナルを示しておらず，検出限度に達するほどのＨＥＭＡ，ＧＤＭＡ又はＵＤＭＡを含んでいない。


また，限外濾過後の溶液から取り出した試料は，分析的ＧＰＣクロマトグラムにおいて，低分子量メタクリレートを示す低分子量画分を示していない。他方，限外濾過後の溶液から取り出した試料は，分析的ＨＰＬＣクロマトグラムにおいて，ＨＥＭＡないしＧＤＭＡに由来すると思われる小さなピークがみられるが，ＨＥＭＡは定量限界の約２倍程度，ＧＤＭＡは検出限界に近い程度である。さらに，凍結乾燥後の単離されたポリマーを濃度０．１ｍｏｌ／ｌの硝酸ナトリウム水溶液で希釈した試料（濃度０．５ｍｇ／ｍｌ）は，分析的ＧＰＣによれば，ＲＩ及びＵＶ曲線は，１６．５ｍｌ溶離量で最大値を有するピークを示しているが，低分子量の不純物を提示するピークは存在しない。また，凍結乾燥後の単離されたポリマーを濃度０．１ｍｏｌ／ｌの硝酸ナトリウム水溶液で希釈した試料（濃度０．５ｍｇ／ｍｌ）は，分析的ＨＰＬＣにおいて，ＧＤＭＡに由来すると思われる小さなピークが見られるが，その量は０．１０１ｍｇ／ｌないし０．０６９ｍｇ／ｌにすぎない。
ｅＮＭＲ実験
ＮＭＲの結果は，別紙２，３のとおりである。これらのスペクトルはポリアクリル酸（高分子化合物）のバックボーンを表しているアルキル／アルキレン区域（１．０－３．０ｐｐｍ）におけるシグナル群を呈示している。また，これらのスペクトルは，６．１及び５．７ｐｐｍにおいて極めて集中的な陽子シグナルを示している。
３検討
(1)上記パーシュ補足実験によれば，①フジリュートの液体成分と同等の配合物である，ポリカルボン酸，ＨＥＭＡ，ＵＤＭＡ，ＧＤＭＡ，酒石酸及び水からなるモデル混合物を用いて，分取的ＧＰＣ，限外濾過及び凍結乾燥実施後にＮＭＲを行った結果，分取的ＧＰＣによる分離後のポリマーに二重結合は認められず，不飽和モノマー等の混入もほとんど認められなかったこと，②フジリュートの液体成分について，再度，分取的ＧＰＣ，限外濾過及び凍結乾燥実施後にＮＭＲを行った結果，スペクトルは，６．１及び５．７ｐｐｍにおいて極めて集中的な陽子シグナルを示しており，これらのシグナルは，重合性二重結合に位置する水素原子，とりわけメタクリレート基の水素原子により惹起されるものであり，そのメタクリレートの分量は，残留した不飽和モノマー等によって説明できるものではないことが認められる。そうすると，パーシュ補足実験に供されたフジリュートの液体成分には，ポリカルボン酸と不飽和モノマーがエステル化してなる共有結合を有する化合物が存在するものと認められる。
これに対し，被告は，パーシュ補足実験について，①モデル混合物とフジリュートの液体成分との間では，分取されたポリマーの量や回収率が異なっていること，②モデル混合物から分離されたポリマーとフジリュートの液体成分から分離されたポリマーとは，ＮＭＲにおいて，高分子部分のスペクトルのパターンが異なっていることなどからすれば，モデル混合物の成分としたポリカルボン酸の選択が不適切であったか，分取的ＧＰＣにおける操作が不適切であったと主張する。しかし，被告の上記主張は，採用することができない。すなわち，ポリマーの回収量や回収率は，エステル化のし易さとは無関係といえる上，ＮＭＲにおける高分子部分のスペクトルは，ポリカルボン酸の構造を反映するものであり，モデル混合物及びフジリュートの液体成分の高分子部分のスペクトルの相違は，それぞれに含まれるポリカルボン酸の構造の差異，すなわちマレイン酸比率の差異に起因するものと考えられる。むしろ，上記のとおり，モデル混合物のポリカルボン酸は，フジリュートの液体成分のポリカルボン酸よりも分子量が小さく，分取的ＧＰＣにおいて分離し難いことや，フジリュートのポリカルボン酸よりもマレイン酸比率が高く，エステル化し易いことに照らすと，モデル混合物のポリマーにＮＭＲの結果，二重結合を示すシグナルが現れなかったことは，パーシュ補足実験について，分取的ＧＰＣによる分離が適切に行われたことや実験過程においてエステル化が生じたものではないことを裏付けるものといえる。
したがって，モデル混合物とフジリュートの液体成分との間において，分取されたポリマーの量や回収率が異なっていることやＮＭＲにおける高分子部分のスペクトルのパターンが異なっていることなどをもって，モデル混合物の成分としたポリカルボン酸の選択が不適切であったとか，分取的ＧＰＣにおける操作が不適切であったとはいえない（その意味では，原審が構成要件Ａの充足性に関して，パーシュ実験の正確性に対して呈した疑問については，解消されたともいえる。）。(2)上記のとおり，パーシュ補足実験においては，フジリュートの液体成分から分取されたポリマーについて，二重結合が検出されたにもかかわらず，フジリュートの液体成分と同等の組成によるモデル混合物から分取されたポリマーについては，二重結合が検出されなかった。
この点，パーシュ補足実験に供されたフジリュートの液体成分は，原料成分が混合された後，製品化，流通及び販売等により，長時間が経過しているのに対し，モデル混合物は，原料成分が混合された後，短時間で実験に供されたものと認められ，両者には，原料成分を混合した後の経過時間に相当な差異がある。また，パーシュ補足実験に供されたフジリュートの液体成分やモデル混合物に含まれるＨＥＭＡやＧＤＭＡは，水酸基を有しており，経時的にポリカルボン酸とエステル化反応を起こすものと推認される。そうすると，パーシュ補足実験に供されたフジリュートの液体成分は，原料成分が混合された後，長時間が経過したため，検出可能な量のエステル化合物が生成し，二重結合が検出されたものと認められるところ，フジリュートの液体成分において，必然的にエステル化が生じるのか否か，製造後どの程度の時間が経過すればエステル化が生じるのかなどは，パーシュ補足実験においても定かではない（なお，この点については，パーシュ実験及びラショウスキー実験によっても明らかとはならない。）。


平成３０年１０月３０日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００６９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年９月２５日
判        決
原              告                  Ｘ同訴訟代理人弁理士      上吉    原              宏被              告      株式会社アックスコーポレーション同訴訟代理人弁理士      玉      田      修    三
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１７－４００００２号について平成３０年４月３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
⑴原告は，平成２０年５月１９日，考案の名称を「付箋紙」とする考案について実用新案登録出願をし（実願２００８－３２０３号），同年７月９日，設定登録を受けた（実用新案登録第３１４３６１５号。請求項の数９。以下「本件実用新案登録」という。）。
⑵被告は，平成２９年８月２８日，特許庁に対し，本件実用新案登録について無効審判請求をし，無効２０１７－４００００２号事件として係属した。⑶原告は，同年１０月１２日，本件実用新案登録の願書に添付した実用新案登録請求の範囲の請求項１を削除する旨の訂正を行った。⑷特許庁は，平成３０年４月３日，「実用新案登録第３１４３６１５号の請求項２ないし９に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１７日，原告に送達された。
⑸原告は，本件審決を不服として，同年５月１５日，本件訴えを提起した。
２実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲の記載は，以下のとおりである（以下，請求項の順に「本件考案２」などという。また，これらを併せて「本件各考案」という。）。その明細書及び図面（甲１）を併せて「本件明細書」という。なお，文中の「／」は改行部分を示す（以下同じ。）。
【請求項２】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部の一部を残し，前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項３】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部を上下に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項４】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部を左右に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項５】
複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙であって，／メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部の一部を残し，前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものであり，／前記再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項６】
複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙であって，／メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部を上下に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものであり，／前記再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より上下に残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項７】
複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙であって，／メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部を左右に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものであり，／前記再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より左右に残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項８】
メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体と，／この本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，／前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない／ことを特徴とする付箋紙。
【請求項９】


複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙であって，／メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体と，／この本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，／前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものであり，／前記再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される／ことを特徴とする付箋紙。
３本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件各考案は，いずれも後記引用例記載の考案（以下「引用考案」という。）であるから，実用新案法３条１項３号の規定に該当し，同法３７条１項２号の規定により無効にされるべきである，というものである。
引用例：米国特許第５３６６７７６号明細書（甲４の１。甲４の２はその訳文である。）
⑵本件審決が認定した引用考案は，以下のとおりである。複数枚の書類のシートに着脱自在に貼付できるメモを作成するために使用することができ，文書がその後閉じられた後に，タブ部分が文書の縁部から突出するよう位置決めすることができ，タブ部分はシート位置を示して，文書内のシートを再び容易に見つけることを可能にするシートであって，／シートの本体部分１４は四角形状であってメモを書き込むことができ，／該本体部分１４は，本体部分１４とほぼ同じサイズである第１及び第２の対向エッジ１５および１６を含む周縁を有し，／タブ部分１８は，本体部分１４の第２の縁部１６からタブ部分が形成されない直線部分を残して，第２の縁部１６の略中央部を超えて突出し，前記本体部分１４よりも表面積が小さいものであって，／第１の縁部１５に隣接してその裏面１３に被覆された再配置可能な感圧接着剤のバンド１７を有し，また，接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができる，シート。
⑶本件審決は，本件考案２～４と引用考案との一致点を以下のとおり認定し，相違点はないと認定した。
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，／この本体の一辺の直線部の一部を残し，前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない付箋紙。
⑷本件審決は，本件考案５～７と引用考案との一致点及び一応の相違点を，以下のとおり認定した。
ア一致点
上記⑶に同じ。
イ相違点
(ア)相違点１
本件考案５は本件考案２に，本件考案６は本件考案３に，本件考案７は本件考案４に，それぞれ「複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙」との限定を付すものであるのに対し，引用考案は，このような限定が明示的には付されていない点。
(イ)相違点２
本件考案５は本件考案２に，本件考案６は本件考案３に，本件考案７は本件考案４に，それぞれ「再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される」との限定を付すものであるのに対し，引用考案は，このような限定が明示的には付されていない点。
⑸本件審決は，本件考案８と引用考案との一致点を以下のとおり認定し，相違点はないと認定した。
メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体と，／この本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，／前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，／前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない付箋紙。
⑹本件審決は，本件考案９と引用考案との一致点及び一応の相違点を，以下のとおり認定した。
ア一致点
上記⑸に同じ。
イ相違点
(ア)相違点１
本件考案９は，本件考案８に「複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙」との限定を付すものであるのに対し，引用考案は，このような限定が明示的には付されていない点。
(イ)相違点２
本件考案９は，本件考案８に「再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される」との限定を付すものであるのに対し，引用考案は，このような限定が明示的には付されていない点。
４取消事由
⑴取消事由１（本件考案２に係る新規性判断の誤り）⑵取消事由２（本件考案３～９に係る新規性判断の誤り）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件考案２に係る新規性判断の誤り）
〔原告の主張〕
⑴上位概念・下位概念の関係


ア引用例の「接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができるし，あるパターンで設けることもでき」という包括的な表現に表された特定事項と，本件考案２の「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され」という特定事項とは，上位概念（前者）と下位概念（後者）の関係にある。イ引用例の出願時には，全体の略全面に再剥離性粘着剤が塗布された付箋紙は販売されていなかった。引用考案は引用例記載の文脈に沿って理解されなければならないところ，本件審決は，本件考案２の知識を得た上で引用例の内容を理解したことにより，その内容を曲解して理解したものである。ウ本件実用新案登録の出願時においては，付箋紙の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布された市販品はなく，そのような市販品を販売したのは原告が代表を務める会社が初めてである。再剥離性粘着剤を全面に塗布することには技術的な困難性（略全面に再剥離性粘着剤又は感圧接着剤が塗布されていると，積層状態から剥離し難く，また，剥離した後に付箋紙が丸まってしまうという問題等）があり，少なくとも引用例の出願当時においては，略全面に塗布するには解決しなければならない課題があった。しかし，引用例にはこのような課題，解決手段及び効果についての記載はない。そうである以上，引用例の「接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができるし，あるパターンで設けることもでき」という記載によっては，本件考案２の「本体の裏面の略全体に再剥離性粘着剤を塗布された」という特定された技術について十分な開示がされていたとはいえず，この点において，本件考案２と引用考案とは相違する。
エしたがって，包括的表現に包含された上位概念のうち，略全面という下位概念の本件考案２について，相違点がないとした本件審決の認定判断には瑕疵がある。
⑵選択発明
本件考案２の特定事項である「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布された」ことによる効果は，タックインデックスの接着力に近い保持力を備えさせ，同時に指先で掴むインデックス部から糊面までの距離が近いことで，引っ張り力に作用するモーメントが小さく，剥離しにくいというものであり，物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する考案の効果である。その効果は，引用例において上位概念又は選択肢で表現された考案が有する効果とは異質なもの，又は同質であるが際立って優れたものである。
したがって，本件考案２は，選択発明として引用考案から新規性及び進歩性が否定されないものである。
〔被告の主張〕
⑴上位概念・下位概念の関係について
ア引用例には，その考案の実施の形態に係る技術的事項として，「接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができる」というものと「（接着剤は）あるパターンで設けることもでき」るというものとが，それぞれ具体的に記載されている。にもかかわらず，原告主張のように上記２つの構成を一括して「包括的な表現に表された特定事項」とすることの意味は見いだせない。引用考案において，本件考案２の「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され」という特定事項に対応する技術的事項として対比すべきは，上記「接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができる」という技術的事項である。そして，本件考案２の上記特定事項と引用考案の上記技術的事項とを対比すれば，本件考案２の「略全体」の文言は再剥離性粘着剤の塗布範囲に幅を持たせた記載であり，引用考案の「全面」はその幅の中に含まれるから，本件考案２の上記特定事項こそが上位概念である。
そうすると，上位概念で表現された特定事項を有する本件考案２と，下位概念の技術的事項を有する引用考案とは，前者が上位概念で後者が下位概念の考案であって，両考案は同一といえることから，本件考案２の新規性は否定される。イ原告は，引用例の出願時には，本体全体の略前面に再剥離性粘着剤が塗布された付箋紙は販売されていなかったなどとして，本件審決は，本件考案２と引用考案との対比に当たり，本件明細書の文脈に沿ってその内容を曲解して理解したものであるなどと主張する。
しかし，本件各考案及び引用考案の技術分野は「インデックス付きのメモ書きのできる付箋」という全く同一であって大きく異なる技術分野ではないところ，本件考案２の特定事項に対応する技術的事項は全て具体的に引用例に記載されている。また，引用例の出願時に，再配置可能な感圧接着剤を全面に塗布することについて技術的に不可能というべき特段の事情も見当たらない。ウ原告は，本件考案２と引用考案とが同一であるとするためには，両者につきその課題や作用効果も同一の必要があるとするようである。しかし，引用例には，本件考案２の特定事項に対応する技術的事項が全て具体的に記載され，開示されているところ，本件考案２の特定事項とそれに対応する引用例記載の技術的事項が同一であれば，同一の作用効果が当然に生じる。また，考案の目的や課題の提起は考案者の主観的なものであるから，本件考案２の特定事項に対応する技術的事項が全て引用例に開示されている以上，原告主張の課題や作用効果が引用例に記載されているかどうかに関係なく，本件考案２と引用考案は同一のものといえる。
そもそも，原告主張に係る全面に塗布することについての技術的な困難性，略全面に塗布することについて解決しなければならない課題，解決手段及び効果について，本件明細書には記載がない。
⑵選択発明について
選択発明は物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で，主に化合物の選択発明や数値範囲の選択発明が挙げられるものであり，本件では考慮の余地はない。
また，それ以前に，本件考案２と引用考案とは，前記のとおり，前者が上位概念であり後者が下位概念であるから，本件考案２の特定事項が引用考案の技術的事項に包含される関係にない上，本件考案２の特定事項に対応する技術的事項は引用例に具体的に記載されている。
さらに，原告主張に係る作用効果について，本件明細書にそのような記載はない。以上より，本件考案２は選択発明ではく，原告の上記主張は誤りである。２取消事由２（本件考案３～９に係る新規性判断の誤り）
〔原告の主張〕
本件考案３～７及び９と引用考案との対比においても，本件審決が再剥離性粘着剤の塗布領域について対比することなく相違点がないとした点は，上記のとおり誤りである。
また，本件考案８と引用考案との対比においても，「再配置可能な感圧接着剤は，シートの本体部分において全面に設けることができ」という内容から「前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，」と一致し，相違点がないとしたことは，上記のとおり誤りである。
したがって，本件考案３～９についても，本件審決は取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
上記１と同様である。
第４当裁判所の判断
１本件各考案について


⑴本件各考案に係る実用新案登録請求の範囲は，前記第２の２のとおりである。また，本件明細書には，以下の記載がある（なお，図面は別紙図面目録１参照）。
ア技術分野
本考案は，付箋紙に係り，特に，使用勝手の向上を図ることができる付箋紙に関する。（【０００１】）
イ背景技術
従来，見出しに使用するものとして付箋紙…が，また，メモ書き用の空白欄を設けたメモ紙の一端部に粘着剤を塗布したもの…が，また，ファイルした書類や本等に見出しとして貼り付けるインデックスシール…が，それぞれある。（【０００２】）
しかしながら，上記の付箋紙にあっては，空白欄はあるものの，メモ書き用としては，小さいため，使用しにくいという問題点があった。また，上記のメモ紙にあっては，手帳，本，書類，ノ－ト等の頁の一辺より突出して見出しとして使用した場合，上記のメモ紙の突出した部位を手で摘み持ち上げると，上記のメモ紙が上記頁から離脱し，使用しづらいという問題点があった。また，上記のインデックスシールにあっては，貼り付けに失敗した場合，再度，貼り直しがしにくいという問題点があった。（【０００３】）
ウ考案が解決しようとする課題
本考案は，前記した問題点を除去するようにした付箋紙を提供することを目的としている。（【０００４】）
エ課題を解決するための手段
前記した目的を達成するための本考案の付箋紙は，メモ書き用の空白欄を設けた本体と，この本体より突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものである。（【０００５】）
オ考案の効果
請求項２記載の付箋紙によれば，メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，この本体の一辺の直線部の一部を残し，前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部とを有して，目印としての機能の他に，メモ書き用の機能を備えているため，使用勝手を向上させ，しかも，付箋紙のインデックス部が手帳，本，書類，ノ－ト等の頁の一辺より突出するように，付箋紙を手帳…等の頁に貼り，例えば，インデックス部を手で摘んでも，本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布されているため，付箋紙が前記頁から離脱しにくく，付箋紙と付箋紙に貼り付けられた前記頁とが一体的となって，付箋紙の手帳…等への保持を確実にすると共に，頁をめくり易くなる。勿論，手帳…等を押さえて付箋紙を持ち上げれば，付箋紙を手帳…等から剥がしたり，再度，付箋紙を手帳…等に貼ることもできる。
加えて，インデックス部より残された本体の一辺の直線部と頁の端部とが平面視略直線状になるようにして位置合わせし易いと共に，該位置合わせにより貼り付ければ，インデックス部の突出量を容易に均一化することができ，見映えも良好となる。（【００１５】）
また，請求項３記載の付箋紙によれば，…加えて，インデックス部より残された本体の一辺の上下の直線部と頁の端部とが平面視略直線状になるようにして位置合わせし易いと共に，該位置合わせにより貼り付ければ，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。（【００１６】）また，請求項４記載の付箋紙によれば，…加えて，インデックス部より残された本体の一辺の左右の直線部と頁の端部とが平面視略直線状になるようにして位置合わせし易いと共に，該位置合わせにより貼り付ければ，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。（【００１７】）また，請求項５記載の付箋紙によれば，…加えて，再剥離性粘着剤を介して頁に貼り付けた本体のインデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるため，インデックス部の突出量を容易に均一化することができ，見映えも良好となる。（【００１８】）また，請求項６記載の付箋紙によれば，…加えて，再剥離性粘着剤を介して頁に貼り付けた本体のインデックス部より上下に残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるため，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。（【００１９】）また，請求項７記載の付箋紙によれば，…加えて，再剥離性粘着剤を介して頁に貼り付けた本体のインデックス部より左右に残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるため，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。（【００２０】）また，請求項８記載の付箋紙によれば，メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体と，この本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部とを有して，目印としての機能の他に，メモ書き用の機能を備えているため，使用勝手を向上させ，しかも，付箋紙のインデックス部が手帳，本，書類，ノ－ト等の頁の一辺より突出するように，付箋紙を手帳…等の頁に貼り，例えば，インデックス部を手で摘んでも，本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布されているため，付箋紙が前記頁から離脱しにくく，付箋紙と付箋紙に貼り付けられた前記頁とが一体的となって，付箋紙の手帳…等への保持を確実にすると共に，頁をめくり易くなる。勿論，手帳…等を押さえて付箋紙を持ち上げれば，付箋紙を手帳…等から剥がしたり，再度，付箋紙を手帳…等に貼ることもできる。
加えて，インデックス部より残された本体の直線部と頁の端部とが平面視略直線状になるようにして位置合わせし易いと共に，該位置合わせにより貼り付ければ，インデックス部の突出量を容易に均一化することができ，見映えも良好となる。
（【００２１】）
また，請求項９記載の付箋紙によれば，…加えて，再剥離性粘着剤を介して頁に貼り付けた本体の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるため，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。（【００２２】）
⑵本件各考案の概要
実用新案登録請求の範囲の記載（前記第２の２）及び上記各記載によれば，本件各考案の概要は，以下のとおりと認められる。
ア背景技術と課題


従来，見出しに使用するものとして付箋紙が，メモ書き用の空白欄を設けたメモ紙の一端部に粘着剤を塗布したものが，また，ファイルした書類や本等に見出しとして貼り付けるインデックスシールがある。しかし，それぞれ，空白欄はあるがメモ書き用としては小さく，使用しにくい（付箋紙），手帳等の頁の一辺より突出して見出しとして使用した場合，当該突出した部位を手で摘み持ち上げると頁から離脱し，使用しづらい（メモ紙），貼り付けに失敗した場合，再度貼り直しがしにくい（インデックスシール）という問題点があった。（【０００２】，【０００３】）本件各考案は，前記問題点を除去するように，使用勝手の向上を図ることができる付箋紙を提供することを目的としている。（【０００１】，【０００４】）
イ課題を解決するための手段
この目的を達成するため，メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，この本体の一辺の直線部の一部を残し，前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものとしたものが，請求項２記載の付箋紙である。そして，インデックス部につき，本体の一辺の直線部を上下（請求項３）又は左右（請求項４）に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出することとした点を除き，請求項２記載のものと同様であるものが，請求項３及び４の付箋紙である。また，複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙であって，請求項２記載のものと同様のものであり，かつ，前記再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるものとしたものが，請求項５記載の付箋紙である。そして，インデックス部につき，本体の一辺の直線部を上下（請求項６）又は左右（請求項７）に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出することとした点を除き，請求項５記載のものと同様であるものが，請求項６及び７の付箋紙である。
さらに，メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体と，この本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と，前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていないものとしたものが，請求項８記載の付箋紙である。そして，複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙であって，請求項８記載のものと同様のものであり，前記再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるものとしたものが，請求項９記載の付箋紙である。（実用新案登録請求の範囲請求項２～９，【０００５】）
ウ考案の効果
(ア)請求項２～７記載の付箋紙によれば，メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と，この本体の一辺の直線部の一部等から外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部とを有し，目印としての機能の他に，メモ書き用の機能を備えているため，使用勝手を向上させ，しかも，付箋紙のインデックス部が手帳，本，書類，ノ－ト等の頁の一辺より突出するように，付箋紙を手帳等の頁に貼り，例えば，インデックス部を手で摘んでも，本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布されているため，付箋紙が前記頁から離脱しにくく，付箋紙と付箋紙に貼り付けられた前記頁とが一体的となって，付箋紙の手帳等への保持を確実にすると共に，頁をめくり易くなる。勿論，手帳等を押さえて付箋紙を持ち上げれば，付箋紙を手帳等から剥がしたり，再度，付箋紙を手帳等に貼ることもできる。
(イ)請求項２記載の付箋紙によれば，前記(ア)の効果に加えて，インデックス部より残された本体の一辺の直線部と頁の端部とが平面視略直線状になるようにして位置合わせし易いと共に，該位置合わせにより貼り付ければ，インデックス部の突出量を容易に均一化することができ，見映えも良好となる。そして，請求項３，４記載の付箋紙によれば，同様に位置合わせし易いと共に，同様に貼り付けることにより，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。
また，請求項５記載の付箋紙によれば，前記(ア)の効果に加えて，再剥離性粘着剤を介して頁に貼り付けた本体のインデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるため，インデックス部の突出量を容易に均一化することができ，見映えも良好となる。そして，請求項６，７記載の付箋紙によれば，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。
(ウ)請求項８及び９記載の付箋紙によれば，メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体と，この本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部とを有して，目印としての機能の他に，メモ書き用の機能を備えているため，使用勝手を向上させ，しかも，付箋紙のインデックス部が手帳，本，書類，ノ－ト等の頁の一辺より突出するように，付箋紙を手帳等の頁に貼り，例えば，インデックス部を手で摘んでも，本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布されているため，付箋紙が前記頁から離脱しにくく，付箋紙と付箋紙に貼り付けられた前記頁とが一体的となって，付箋紙の手帳等への保持を確実にすると共に，頁をめくりやすくなる。もちろん，手帳等を押さえて付箋紙を持ち上げれば，付箋紙を手帳等から剥がしたり，再度，付箋紙を手帳等に貼ることもできる。


(エ)請求項８記載の付箋紙によれば，上記(ウ)の効果に加えて，インデックス部より残された本体の直線部と頁の端部とが平面視略直線状になるようにして位置合わせし易いと共に，該位置合わせにより貼り付ければ，インデックス部の突出量を容易に均一化することができ，見映えも良好となる。また，請求項９記載の付箋紙によれば，上記(ウ)の効果に加えて，再剥離性粘着剤を介して頁に貼り付けた本体の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置されるため，インデックス部の突出量を容易に「より均一化する」ことができ，見映えも良好となる。（【００１５】～【００２２】）
２取消事由１（本件考案２に係る新規性判断の誤り）について
⑴引用例の記載
引用例には，「パッドアセンブリ」に関し，以下の事項が記載されている。
ア発明の分野
「本発明は，メモを書き，それを使用して書類の一部に印を付けたりするシートに関するものであり，これらのシートは，その裏面にコーティングされた再配置可能な感圧接着剤を備え，シート使用前にはパッドに一緒に接着させ，シート使用時には個々のシートは，被印刷物に取り外し可能に接着することができる。」（第１欄３行目～９行目）
イ発明の開示
「シート上の接着剤は，好ましくは，タブ部分の反対側のシートの縁部に沿って帯内にコーティングされた再配置可能な感圧接着剤である。このようなシートは，複数枚の書類のシートに着脱自在に貼付できるメモを作成するために使用することができ，文書がその後閉じられた後に，タブ部分が文書の縁部から突出するよう位置決めすることができ，タブ部分はシート位置を示して，文書内のシートを再び容易に見つけることを可能にする。また，接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができるし，あるパターンで設けることもでき…る。」（第２欄５行目～１６行目）
ウ図面の簡単な説明
「本発明は，添付の図面を参照してさらに説明される。ここで，様々な層のうちある層の厚さは，構造をより明確に示すために誇張されており，いくつかの図において同様の部品には同じ符号が付されている。」（第３欄２８行目～３４行目）
エ詳細な説明
「通常，パッドアセンブリ１０は，多数の可撓性シート１１であり，各シート１１は，表面１２および裏面１３と，パッドアセンブリ１０内の他のシート１１の本体部分１４とほぼ同じサイズである第１および第２の対向エッジ１５および１６を含む周縁を有する本体部分１４と，タブ部分１８が本体部分１４の第２の縁部１６を越えて突出する本体部分１４よりも表面積が小さいタブ部分１８とを含む。本体部分１４は，第１の縁部１５に隣接してその裏面１３に被覆された再配置可能な感圧接着剤のバンド１７を有し，シート１１は，シート１１の本体部分１４の対応する周縁が整列して積み重ねて配置され，シート１１の表裏面１５，１６は，互いに対向して隣接し，各シート１１上の再配置可能な感圧接着剤のバンド１７は，そのシート１１をパッドアセンブリ１０内の隣接するシート１１に接着する。個々のシート１１は，パッドアセンブリ１０の上部から剥離され，次いで，タブ部分１８がページの縁部から突出している状態で，複数枚の文書のページの表面に接着され得る。シートの本体部分１４にメモを書き込むことができ，文書が閉じられた後，ユーザは，そのタブ部分１８がシート１１のページの縁部から突出しているので，シート１１を容易に見つけることができる。」（第３欄５７行目～第４欄１４行目）（判決注：’thefrontand   rearsurfaces15   and16’「表裏面１５，１６」は，「表裏面１２，１３」の誤りと認められる。）
オ引用例の図１（別紙図面目録２参照）
引用例の図１からは，「本体部分１４」が四角形状であること，「タブ部分１８」は，本体部分１４の第２の縁部１６の略中央部を超えて突出したものであること，第２の縁部１６には，タブ部分１８の両側に直線部分が残されていることを，それぞれ見て取ることができる。
⑵引用考案
引用考案の認定については，本件審決の認定（第２の３⑵）につき当事者間に争いがない。
⑶本件考案２と引用考案との対比
ア引用考案の「本体部分１４」は，四角形状であってメモを書き込むことができるものであるから，空白欄が設けられていることは自明である。そうすると，引用考案の「本体部分１４」は，本件考案２の「メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体」に相当する。
次に，付箋紙のタブ部分に，インデックスの目的のために，文字や記号，絵柄などを書き込むことができる空白欄が設けられることは，極めて一般的なことである。引用例図１の「タブ部分１８」も，あらかじめ文字や記号，絵柄などが印字等されているとは認められないから，空白欄となっているものと認められる。また，引用考案の「タブ部分１８」は，「本体部分１４の第２の縁部１６からタブ部分が形成されない直線部分を残して，第２の縁部１６の略中央部を超えて突出」するものである。そうすると，引用考案の「タブ部分１８」は，本件考案２の「本体の一辺の直線部の一部を残し，前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」に相当する。また，引用考案の「再配置可能な感圧接着剤」は，本件考案２の「再剥離性粘着剤」に相当することは明らかである。そして，引用考案の「再配置可能な感圧接着剤」は，シートの本体部分において全面に設けることができるものであるところ，引用例図１から，この場合，引用考案の「タブ部分１８」の裏面には「再配置可能な感圧接着剤のバンド１７」は設けられていないことが見て取れる。加えて，文書の縁部から突出するよう位置決めされるタブ部分は，文書に接着されることが想定されていない部分であることから，その裏面に接着剤を塗布する必要はなく，これをしないことは明らかである。したがって，引用考案のこの点に関する構成は，本件考案２の「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない」との構成に相当するといえる。さらに，引用考案の「シート」が本件考案２の「付箋紙」に相当することは明らかである。
イ以上より，本件考案２と引用考案とは，前記第２の３⑶の点で一致し，相違点はないと認められる。これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，「再剥離性粘着剤」ないし「再配置可能な感圧接着剤」を塗布する範囲の点で，引用考案と本件考案２とは上位概念，下位概念の関係にあるから相違するなどと主張する。


しかし，引用例には，「また，接着剤はシートの本体部分において全面に設けることができるし，あるパターンで設けることもでき」との記載（前記⑴イ）がある。上記記載は，引用例図１のように感圧接着剤をバンド１７のように設けることに代えて（’Alternatively’），「接着剤はシートの本体部分において全面に設ける」こと及び「あるパターンで設ける」ことのどちらの構成をも採り得ることを明確に示したものであるから，それぞれが，その実施の形態の一つとして示されたものと理解するのが相当である。そうである以上，引用例の記載に基づき，これらの実施の形態から「接着剤はシートの本体部分において全面に設ける」構成をもって引用発明を認定することができることは明らかである。もっとも，引用例において，接着剤を「バンド」や「あるパターン」で設ける態様，すなわち，本体部分の一部に接着剤を設けない部分が存在する態様が示されていること，「全面」につき厳密に本体部分の全面に接着剤を設けることを必要としていることをうかがわせる記載はなく，また，そのような態様で接着剤を設けることの技術的意義を見いだすことはできないことに鑑みると，ここで「全面」とは，厳密な意味で本体部分の全面にくまなく接着剤を設ける態様を示すものとして限定的に理解することは相当でなく，設計・製造上の誤差等による若干の幅を許容するものと解される。他方，本件考案２において「略全体」とは，本件明細書記載の考案の効果に鑑みると，「本体の裏面」の厳密な意味での「全体」に「再剥離性粘着剤が塗布され」る態様に限定する技術的意義はないといえることから，「再剥離性粘着剤が塗布され」るべき範囲につき，「本体の裏面」の「全体」を念頭に置きつつ，若干の幅を許容する趣旨で「略全体」とされているものと解される。そうすると，本件考案２と引用考案のいずれが上位概念・下位概念であるかを論ずるまでもなく，「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され」ることをもって本件考案２と引用考案との一致点と認められるのであって，これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
(イ)原告は，引用例の出願当時には，本件考案のような付箋紙は販売されておらず，引用考案は引用例記載の文脈で理解されなければならなかったにもかかわらず，本件審決は，本件考案２の知識を得た上でこれを理解したという瑕疵があるなどと主張する。
しかし，前記のとおり，引用例においては，「接着剤はシートの本体部分において全面に設ける」こと及び「あるパターンで設ける」ことのいずれの構成をもその実施の形態として採り得ることが示されており，本件考案２と引用考案との対比に当たり「接着剤はシートの本体部分において全面に設ける」ことをそのまま取り入れることに瑕疵はない。
(ウ)原告は，略全面に接着剤を塗布するには解決しなければならない課題もあったことから，引用例の記載のみでは，本件考案２の「本体の裏面の略全体に再剥離性粘着剤を塗布された」という特定された技術についての十分な開示がされていたとはいえない，などと主張する。
しかし，本件各考案に係る実用新案登録請求の範囲の各請求項の記載及び本件明細書の記載によれば，本件各考案は，そもそも原告指摘に係る技術的な困難性（積層状態から剥離し難く，剥離した後に付箋紙が丸まってしまうという問題等）を解決しようとした考案と解することはできないし，そのための構成がその請求項に特定されたものとも理解できない。
(エ)原告は，本件考案２の効果は，タックインデックスの接着力に近い保持力を備えさせ，同時に指先で掴むインデックス部から糊面までの距離が近いことで剥離しにくいというものであり，引用考案の効果とは異質なもの，又は同質であるが際立って優れたものであるなどと主張する。
しかし，前記のとおり，引用考案は，「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布された」ものである点でも本件考案２と一致するものである。すなわち，引用考案は，本件考案２と同様に，インデックス部（タブ部分）と本体（本体部分）とを有し，本体（本体部分）の全体に再剥離性粘着剤（再配置可能な感圧接着剤）を設けたものであるから，本件考案２と同じく，指先で掴むインデックス部から糊面までの距離が近いことで，引っ張り力に作用するモーメントが小さく，剥離しにくい状態となることは明らかである。
そもそも，本件考案２は，再剥離性粘着剤の粘着力について何ら特定しておらず，また，本件明細書には，本体の裏面の略全体に亘って塗布した際にタックインデックスの接着力に近い保持力となることについての記載はない。(オ)以上のとおり，この点に関する原告の主張はいずれも採用し得ない。
エ小括
したがって，本件考案２と引用考案との間に相違点はなく，本件考案２は引用考案であるから，本件考案２につき新規性を欠くとした本件審決の判断に誤りはない。取消事由１は理由がない。
３取消事由２（本件考案３～９に係る新規性判断の誤り）について
⑴本件考案３及び４について
前記２のとおり，引用考案は本件考案２であるところ，本件考案３及び４は，本件考案２とは，インデックス部の構成が「この本体の一辺の直線部を上下に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」とされた点（本件考案３）及び「この本体の一辺の直線部を左右に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」とされた点（本件考案４）で，それぞれ異なるのみである。この「インデックス部」に関し，引用考案の「タブ部分１８」は，「本体部分１４の第２の縁部１６からタブ部分が形成されない直線部分を残して，第２の縁部１６の略中央部を超えて突出」するものであり，また，引用例図１を参酌すれば，タブ部分１８の両側に直線部分が残されているものであるから，本件考案３及び４と引用考案とは，「この本体の一辺の直線部をその両側に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」を有する点で共通する。


そして，引用考案のシートは，その配置されるべき向きが特定されているわけではなく，「タブ部分１８」は，上下左右のいずれの方向にも配置し得ることは明らかである。このため，「タブ部分１８」を左又は右方向に配置すれば，第２の縁部１６のうちタブ部分が形成されない直線部分は，自ずと本件考案３と同じ「本体の一辺の直線部を上下に残」すものとなるし，「タブ部分１８」を上又は下方向に配置すれば，第２の縁部１６のうちタブ部分が形成されない直線部分は，自ずと本件考案４と同じ「本体の一片の直線部を左右に残」すものとなる。加えて，引用考案のシートの「タブ部分が形成されない直線部分」が，上下方向（本件考案３との関係）又は左右方向（本件考案４との関係）に延在する縁部とはなり得ないとする特段の事情も認められない。
そうすると，本件考案３の「本体の一辺の直線部を上下に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」及び本件考案４の「本体の一辺の直線部を左右に残し，前記一辺の中途より外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」は，いずれも，引用考案に実質的に記載されているといえる。すなわち，本件考案３及び４は，いずれも，引用考案と全ての点で一致し，相違点はない。以上より，これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
⑵本件考案５について
引用考案が本件考案２であることは前記のとおりであるところ，本件考案５は，本件考案２に対し，「複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙」であること（相違点１），「再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される」こと（相違点２）の２つの事項を限定したものである。このうち，相違点１については，引用考案の「シート」は，「複数枚の書類のシートに着脱自在に貼付できる」ものであり，また，当該シートの縁部から突出して設けられたタブ部分は，「シート位置を示して，文書内のシートを再び容易に見つけることを可能にする」ものである。そうすると，引用考案が本件考案５と同じく「複数枚ある頁の一枚の頁に目印のために貼り付ける付箋紙」であることは明らかである。
他方，相違点２については，引用考案の「タブ部分」は，「文書がその後閉じられた後に，タブ部分が文書の縁部から突出するよう位置決め」するものであるところ，この位置決めは，引用考案のシートが書類のシートに貼付された状態においてなされるものである。また，引用考案の「第２の縁部１６」のうち「タブ部分が形成されない直線部分」は，本件考案５の「本体の前記インデックス部より残された前記本体の一辺の直線部」に相当することは明らかである。そして，引用考案は，「文書がその後閉じられた後に，タブ部分が文書の縁部から突出する」よう位置決めされるところ，その際，「タブ部分が形成されない直線部分」をもって貼付対象である文書の縁部と平面視略直線状に配置されるように位置決めできることは自明である。
そうすると，引用考案は，実質的に相違点１及び２に相当する構成を備えているということができる。
したがって，本件考案５と引用考案とは，全ての点で一致し，相違点はない。これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
⑶本件考案６及び７について
引用考案が本件考案３及び４であることは前記のとおりであるところ，本件考案３に対し，本件考案６は，相違点１及び「再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より上下に残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される」ことの２つの事項を限定したものであり，また，本件考案７は，相違点１及び「再剥離性粘着剤を介して前記頁に貼り付けた前記本体の前記インデックス部より左右に残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される」ことのそれぞれ２つの事項を限定したものである。
このうち，相違点１が実質的な相違点でないことは，前記⑵のとおりである。他方，本件考案６及び７の他の各相違点は，「本体の前記インデックス部より」「残された前記本体の一片の直線部」の位置につき「上下」（本件考案６）及び「左右」（本件考案７）と特定されている点で一応相違点２と異なる。しかし，「前記頁に貼り付けた」ときに，「インデックス部より」「残された前記本体の一辺の直線部と前記頁の端部とが平面視略直線状に配置される」という点では同一であり，「残された」「直線部」の方向それ自体に技術的に固有の意義があると解すべき事情はないことに鑑みると，相違点２と全く同じというべきである。そして，相違点２が実質的な相違点でないことは，前記⑵のとおりである。そうすると，本件考案６及び７は，いずれも，引用考案と全ての点で一致し，相違点はない。これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
⑷本件考案８について
引用考案の「本体部分１４」は，「四角形状」であるから，「周縁部に少なくとも一つの直線部を有」するものである。また，引用考案は，メモを書き込むことができるものであるから，空白欄が設けられていることは自明である。したがって，引用考案の「本体部分１４」は，本件考案８の「メモ書き用の空白欄を設けると共に，周縁部に少なくとも一つの直線部を有する本体」に相当する。次に，引用考案の「タブ部分１８」につき，空白欄となっているものといえることは前記のとおりであり，また，「本体部分１４の第２の縁部１６からタブ部分が形成されない直線部分を残して，第２の縁部１６の略中央部を超えて突出」するものであるから，「本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出」するものということができる。そうすると，引用考案の「タブ部分１８」は，本件考案８の「本体の直線部の延長部位より該延長部位に対して直交する方向で，しかも，外方に突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部」に相当する。
そして，引用考案の「再配置可能な感圧接着剤」に関する構成が本件考案８の「本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され，前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない」との構成に相当すること，引用考案の「シート」が本件考案８の「付箋紙」に相当することは，前記のとおりである。したがって，本件考案８と引用考案とは，前記第２の３⑸の点で一致し，相違点はないと認められる。これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
⑸本件考案９について


平成２６年１月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年（ワ）第３２５１５号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１１月５日
判決
東京都千代田区＜以下略＞
原告                               株式会   社クロ   ーバー   ・
ネット   ワーク   ・コム
訴訟代   理人弁   護士                               石嵜信   憲
山中健   児
柊木野     一   紀
林   康司
小川周   哉
補佐人   弁理士                                高橋和   夫
坂本智   弘
東京都千代田区＜以下略＞
被告                               株式会   社ジン   テック訴訟代   理人弁   護士                               野口明   男
田中浩   之
飯塚卓   也
訴訟代   理人弁   理士                               原島典   孝
主文
１被告は，原告に対し，２７４８万５５５６円及びこれに対する平成２１年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用はこれを２０分し，その１を被告の，その余を原告の各負担とする。
４この判決は第１項に限り仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録２記載の装置（ただし，別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。）を製造し，使用してはならない。
２被告は，その占有に係る前項記載の装置を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，５億円及びこれに対する平成２１年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告による別紙物件目録２記載の装置の製造及び使用が，原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，上記装置（ただし，後記別件被告装置を除く。）の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金のうち５億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２１年１０月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１前提事実（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実，弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。）
(1)当事者
ア原告は，インターネットを利用した各種情報提供サービス業，電子計算機器に関するソフトウェア開発，販売及び保守等を目的とする株式会社である。
イ被告は，情報処理サービス業，情報提供サービス業，コンピュータソフトウェアの開発及び販売業務，電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア原告は次の特許の特許権者である（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。また，その特許出願の願書に添付された明細書及び図面（ただし，補正後のもの）を「本件明細書」という。）。
番号             特許第３９９８２８４号
発明の名称「電話番号情報の自動作成装置」
出願年月日平成８年１０月９日（特願平８－２８５９００）
登録年月日平成１９年８月１７日
イ本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（以下，この発明を「本件発明」という。）。
「【請求項１】
市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と，前記番号テーブルを利用し，オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断し，有効となった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と，前記番号テーブルを利用し，オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断し，無効となった電話番号の中で，接続信号中の応答メッセージに基づいて，新電話番号を案内している電話番号，新電話番号を案内していない電話番号，一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号，の３種類の番号に仕分けして，実在しない無効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と，を備えたことを特徴とする電話番号情報の自動作成装置。」ウ本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。Ａ市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と，Ｂ前記番号テーブルを利用し，オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断し，有効となった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハードディ
スクに登録する手段と，
Ｃ前記番号テーブルを利用し，オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断し，無効となった電話番号の中で，接続信号中の応答メッセージに基づいて，新電話番号を案内している電話番号，新電話番号を案内していない電話番号，一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号，の３種類の番号に仕分けして，実在しない無効電話番号とし
て収集し前記ハードディスクに登録する手段と，
Ｄを備えたことを特徴とする電話番号情報の自動作成装置。
(3)被告の行為
被告は，本件特許の特許登録前から「ＴＡＣＳ（TelelistAutomaticCleaningSystem）」（以下「ＴＡＣＳ」という。）という名称の，電話番号の利用状況を判定するシステムを構成として有する電話番号の利用状況の調査装置（以下「被告装置」という。なお，被告は，後記のとおり，被告装置の具体的構成は時期により異なると主張し，原告はこれを争うが，これらを通じて単に「被告装置」といい，そのうちの特定のものを指す場合は以下に個別に定義する名称を用いることとする。）を用いて，「ＮＣＯＴ（NationalChangeOf   Telephone-number）」という名称の電話番号データベースを生成し，そのデータを有償で顧客に提供する事業を行っていた。
(4)原告・被告間における過去の訴訟の経過（甲９～１１）
ア第一審


原告は，平成１９年１２月５日，被告による別紙別件訴訟物件目録記載の被告装置（以下「別件被告装置」という。）の製造及び使用が本件特許権を侵害するとして，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，別件被告装置の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求める訴訟（以下「別件訴訟」という。）を提起した（東京地方裁判所平成１９年（ワ）第３２５２５号特許権侵害差止請求事件）。東京地方裁判所は，平成２０年７月２４日，別件被告装置は本件発明の技術的範囲に属しないとして原告の請求を棄却する旨の判決（甲９。以下「別件一審判決」という。）を言い渡した。
イ控訴審
原告は，別件一審判決を不服として控訴をした（知的財産高等裁判所平成２０年（ネ）第１００６５号特許権侵害差止請求控訴事件）。知的財産高等裁判所は，平成２０年１２月１１日に口頭弁論を終結し，平成２１年２月１８日，別件被告装置が構成要件Ａ～Ｄを文言上充足し，本件特許に無効理由もないと判断して，別件一審判決を取り消し，別件被告装置の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求める原告の請求を認容する旨の判決（甲１０。以下「別件控訴審判決」という。）を言い渡し，同判決は同年６月２５日に確定した。
ウ別件訴訟においては，被告の製造し，使用する被告装置の構成が別紙別件訴訟物件目録記載のとおりであることについて当事者間に争いがなかった。
(5)別件控訴審判決後の経過
ア被告は，別件控訴審判決後，平成２１年２月２６日までに別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時の被告装置からＤＶＤドライブを除去するなどの設計変更（以下「第１設計変更」という。）を行ったとして，前記(3)の事業を継続して行っていた。
イ原告は，平成２１年９月１１日，別紙物件目録１記載のとおり特定される被告装置（以下「本件目録１装置」という。）の製造及び使用の差止め並びに廃棄等を求める本件訴訟を提起した。
ウ被告は，平成２４年４月１３日の本件訴訟の第１６回弁論準備手続期日において，同年２月１０日までの間に被告装置について設計変更（以下「第２設計変更」という。）を行ったと主張した。原告は，被告の同主張を受けて，差止め及び廃棄請求の対象を，本件目録１装置から別紙物件目録２記載のとおり特定される被告装置（以下「本件目録２装置」という。）に変更した。
２争点
(1)平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの被告装置（以下「損害賠償対象装置」という。）の構成
(2)損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか
(3)差止め及び廃棄の可否
(4)被告が賠償すべき原告の損害額
３争点に関する当事者の主張
(1)損害賠償対象装置の構成
（原告の主張）
ア平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの期間（本件において原告が損害賠償請求の対象とする期間であり，別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時を含む。）の被告装置の構成は，別紙別件訴訟物件目録記載のとおりである。
イ被告装置の構成に関する被告の主張について
(ア)被告の主張する第１設計変更前の被告装置は別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時の被告装置であるから，第１設計変更前の被告装置の構成について別件控訴審判決と異なる主張をすることは，訴訟上の信義則に反するものとして許されない。
(イ)被告は，平成１８年２月以前は実在する全ての市外局番及び市内局番の網羅的な調査を行っていなかったと主張するが，被告が平成１６年から平成１７年ころに顧客に配布した資料（甲４）には網羅的な調査を行っていたことを示す記載がある。また，被告は，顧客から調査を依頼された電話番号を集積して同月までに作成した電話番号データが約７５００万件であると主張するが，これは，国内の固定電話の契約数約６０００万件程度を大幅に超過しており不合理である。(ウ)被告が別件控訴審判決言渡後に第１設計変更をしたことを客観的に裏付ける証拠はない。
（被告の主張）
ア被告装置の構成
被告は，構成要件Ｂ～Ｄに相当する部分の構成を共通にしつつ，構成要件Ａに相当する部分の構成の設計変更を行っており，その構成は，①平成１８年３月から平成１９年８月末日まで，②同年９月から同年１１月末日まで，③平成２０年１月から同年１０月末日まで，④    同年１１月から平成２１年２月２５日まで，⑤同月２６日からの各期間ごとに，それぞれ別紙被告装置目録１～５各記載のとおり（以下，各構成を有する装置をそれぞれ目録の番号ごとに「被告装置１」，「被告装置２」などという。）である。このうち被告装置４が別件訴訟の控訴審口頭弁論終結時のもの，被告装置５が第１設計変更後のものである。イ被告の主張が信義則に反するとの原告の主張について構成要件Ａの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」が「実在する市外局番及び市内局番の一切に４桁の番号を付した番号」を意味するとの解釈は，別件訴訟で争点とならないまま，別件控訴審判決において初めて示された。上記解釈に照らせば，被告装置１～４は構成要件Ａの構成を有するとはいえないから，被告が本件訴訟において，被告製品１～４のとおりの構成を主張し，本件発明の技術的範囲の属否を争うことは，信義則に反するものではない。
(2)損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか
（原告の主張）
ア別件被告装置が本件発明の技術的範囲に属することは確定した別件控訴審判決が判断したとおりであり，その後に被告が第１設計変更をしたとは認められないから，損害賠償対象装置はすべて本件発明の技術的範囲に属する。
イ被告装置１～５の文言充足
仮に，被告装置の構成が被告装置１～５のとおりであるとしても，これらの構成はいずれも構成要件Ａ～Ｄを文言上充足する。
(ア)構成要件Ａについて
ａ被告装置１～４について
本件発明の「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」を電話交換機を単位として理解すべき技術的な理由は存在せず，「市外局番と市内局番」には，携帯電話の電話番号の上６桁である携帯電話識別番号とキャリア識別番号が含まれる。
発呼の対象の番号データは，「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」に当たり，これを作成してハードディスクに登録する手段を有するから，構成要件Ａを充足する。


ｂ被告装置５について
(ａ)実施態様(ａ)について
実施態様(ａ)は別件控訴審判決が差止め及び廃棄を認容した際に対象となった被告装置そのものであるから，判決後にＤＶＤドライブを取り外したからといって構成要件Ａの充足性が否定されるものではない。
(ｂ)実施態様(ｂ)について
情報技術の分野において，「テーブル」は表形式のものだけでなくプログラムやソフトウェアの形式によるものも含むから，構成要件Ａの「番号テーブル」の生成方法や登録の形式の限定はなく，ソフトウェアやプログラムも「番号テーブル」に当たり得る。実施態様(ｂ)は，調査対象の局番の入力後，これに００００～９９９９までの４桁の番号（以下「４桁の連続番号」ともいう。）を付した番号を自動的に生成するプログラムを使用しているから，装置内に番号テーブルが存在することを意味し，当該プログラム自体が「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」に当たる。そして，生成された各電話番号に関するデータがリストとして最終的にハードディスクに登録されるから，「ハードディスクに登録するための手段」も有し，構成要件Ａを充足する。
(ｃ)実施態様(ｃ)について
別紙別件訴訟物件目録の「電話番号の利用状況」には「携帯電話の電話番号の利用状況」が含まれ，別件控訴審判決の判断対象には携帯電話の電話番号も含まれる。実施態様(ｃ)の構成は，調査の対象が固定電話ではなく携帯電話であるという点を除いて実施態様(ａ)と同じであるから，前記(ａ)と同様に構成要件Ａを充足する。
(ｄ)実施態様(ｄ)について
実施態様(ｄ)の構成は，調査の対象が固定電話ではなく携帯電話である点を除いては実施態様(ｂ)と同じであるから，前記(ｂ)と同様に構成要件Ａを充足する。
(イ)構成要件Ｂ～Ｄの充足
被告装置１～５の構成要件Ｂ～Ｄに相当する部分の構成は別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時における被告装置の構成と共通であるところ，この構成が構成要件Ｂ～Ｄを充足することは，確定した別件控訴審判決の判断したとおりである。この判断に反する主張をすることは訴訟上の信義則に反する。
ウ被告装置５の均等侵害
被告装置５が本件発明を文言上充足しないとしても，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属する。
(ア)被告装置５は，構成要件Ａの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」の代わりに，実施態様(ａ)の「平成２１年２月２６日以前に被告装置に蓄積された既存の電話番号データ」と，実施態様(ｂ)の「総務省から新たな市外局番と市内局番の割当てがある度に装置に手動で入力し，連続する予め電話番号が存在すると想定される下４桁の番号を付加した電話番号を一つずつ自動生成する手段」を有する。
(イ)第１要件（相違部分が本質的部分でないこと）本件発明は，電話番号が市外局番と市内局番と４桁の連続番号の組み合わせにより構成されていることを利用し，調査対象となる電話番号の利用状況を過不足なく網羅的に調査することを可能にした点にあり，本件発明の本質的部分は「番号テーブル」の内容である。実施態様(ａ)及び(ｂ)の構成と本件発明の構成の相違点は，番号データを作成・登録するための具体的な手段や方法に関する点にすぎない。また，実施態様(ｂ)のように個々の電話番号を生成する都度発呼して利用状況を調査することと，本件発明のように各局番に４桁の連続番号を付した電話番号（各１万個）をまず生成してから発呼を行うことととの間に，技術思想の上での相違はない。
したがって，本件装置５と本件発明の構成の相違点は，本質的部分ではない。
(ウ)第２要件（置換可能性）及び第３要件（置換容易性）実施態様(ａ)及び(ｂ)の構成は本件発明と同一の作用効果を奏する。また，「番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」を実施態様(ａ)及び(ｂ)のように置き換えることは，当業者にとって容易である。
（被告の主張）
ア被告装置１～５についての文言非充足
(ア)構成要件Ａの非充足
ａ本件明細書の発明の詳細な説明の記載（段落【０００５】，【０００６】，【００１０】，【００１１】，【００２３】，【００２４】，図３）によれば，構成要件Ａの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」とは，①実在する全ての電話番号を網羅し，かつ，実在する市外局番と市内局番の一切に００００から９９９９を付加して昇順に並べた一覧表を作成する手段を有し，②発呼に用いるためこのような一覧表をハードディスクに登録する手段を有するものであると解される。
ｂ被告装置１～４の番号データの作成・登録方法
携帯電話の上６桁の番号は「市外局番と市内局番」に当たらないから，携帯電話に係る構成が構成要件Ａを充足しないことは明らかである。
また，固定電話に係る構成において，発呼される番号データは，①実在する市外局番と市内局番の一切に４桁の連続番号を付加する方法により作成されたものではないし，②番号データは各群に分類され，昇順の連番ではなくランダムあるいは同一の下４桁をまとめられているから，構成要件Ａを充足しない。
ｃ被告装置５の番号データの作成・登録方法
(ａ)実施態様(ａ)は，新たに番号テーブルを作成する手段も登録する手段も有しないから，構成要件Ａを充足しない。
(ｂ)実施態様(ｂ)は，市外局番及び市内局番に４桁の連続番号を合わせた１０桁の電話番号を１つずつ生成し，その生成の都度発呼を行うもので，番号の一覧表は作成していない。
本件明細書の発明の詳細な説明の「テーブル」及び「番号テーブル」に関する記載（段落【００１１】，【００１５】，【００１９】，【００２４】，図２）や原告の平成１６年１１月１８日付け審判請求書（乙１９）の記載に照らせば，「番号テーブル」は電話番号を多数記録した一覧表と解釈すべきであり，電話番号を自動的に作成するプログラムがこれに含まれるとはいえない。
(ｃ)実施態様(ｃ)及び(ｄ)について，携帯電話の最初の６桁の電話番号は「市外局番と市内局番」に当たらないから，実施態様(ｃ)及び(ｄ)は構成要件Ａを充足しない。
(イ)構成要件Ｂ及びＣの非充足


ａ本件明細書の発明の詳細な説明の記載（段落【００１１】，【００１２】，【００１３】，【００２６】，【００３２】）に，着呼音，極性反転信号及び話中音の有無により電話番号が有効であることを判断する方法のみが開示されているから，本件発明は調査先の電話機に着信して得られる音声信号や極性反転信号を認識して判断するという技術思想に基づくものである。構成要件Ｂ及びＣの「接続信号により電話番号としての」「有効性を判断し」及び「無効性を判断し」とは，着呼音，極性反転信号及び話中音の有無により，電話番号の有効，無効を判断する構成に限定される。
被告装置１～５は，ＩＳＤＮの発呼方式のうち非制限デジタル方式を用いて発呼し調査先の電話機に着信することなく得られる切断メッセージに含まれる理由番号に基づいて電話番号の有効，無効を判断するものであるから，上記の技術的範囲に属しない。ｂ構成要件Ｃの「無効となった電話番号の中で」「３種類の番号に仕分け」とは，「無効」と判断したものの中から３種類の番号に仕分けすることを意味し，「接続信号中の応答メッセージ」とは，電話を発信したときに発信側に返戻される信号音のうち，交換機から応答されて回線網を経て通知される音声メッセージ，すなわち音声（可聴音）として一定の意味内容を認識できる伝言情報を意味すると解される。
被告装置１～５は，①無効に分類するのは電話番号が欠番の場合のみであり，「新電話番号を案内している電話番号」や「一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」が「無効」という分類の下位に分類されているものではないこと，②切断メッセージに含まれる理由番号を参照して初めて電話番号の「無効」を判断できるから，「接続信号」により電話番号としての無効性を判断していないこと，③ＩＳＤＮの切断メッセージに含まれる理由番号はデジタルデータであり，「接続信号中の応答メッセージ」に当たらないことから，構成要件Ｂ及びＣを充足しない。
イ被告装置５の均等侵害について
(ア)構成要件Ａは網羅的な内容の番号テーブルを作成する機能を電話番号調査装置に持たせるという本件発明の技術思想を体現する構成にほかならず，全体として本件発明の本質的部分である。被告装置５と本件発明との相違部分は本件発明の本質的部分というべきであるから，均等の第１要件を欠く。
(イ)原告は，平成１６年１月１９日提出の手続補正書に係る補正により，「番号テーブルを･･･ハードディスクに登録する手段」を有しない構成を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものであり，均等の第５要件を欠く。
(3)差止め及び廃棄の可否
（原告の主張）
ア差止め及び廃棄請求の対象の変更について
被告は，本件訴訟の提起後に第２設計変更を行ったと主張するが，被告装置により作成されるデータベースの名称を変更しただけで被告装置の構成は変更していない。差止め及び廃棄請求の対象を本件目録１装置から本件目録２装置（ただし，別件被告装置を除く。）に変更することは，訴えの変更ではなく，請求の趣旨の訂正にすぎない。イ被告が使用する装置が本件発明の技術的範囲に属すること(ア)第２設計変更に関する被告の主張は虚偽であり，被告は現在も従前の装置の使用を継続している。第２設計変更前の装置は被告装置４又は被告装置５であり，これらが本件発明の技術的範囲に属することは前記(2)の原告の主張のとおりであるから，被告は，原告の本件特許権を侵害し続けている。
(イ)仮に，被告の第２設計変更による被告装置の構成が別紙被告製品目録６記載のとおりであるとしても（以下，同目録記載の構成を有するものを「被告装置６」という。），構成要件Ａ～Ｄを文言上充足し，本件発明の技術的範囲に属する。
ａ構成要件Ａの充足
(ａ)発呼の対象の固定電話の番号データは，実際に存在する市外局番と市内局番を網羅的に含むことが判明している上７桁のうちの上５桁に０～９の６桁目を組み合わせた，実際に存在する市外局番と市内局番を網羅する上６桁に，４桁の連続番号を付加した番号データであるから，「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」に当たる。
被告は上記番号データの一部を発呼調査の対象から「当面は除外」しているが，これを発呼の対象に加える現実の可能性があることは明らかであり，本件特許権を侵害するおそれがある。(ｂ)発呼の対象の携帯電話の番号データは，「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」に当たる。
ｂ構成要件Ｂ～Ｄの充足
被告装置６の構成要件Ｂ～Ｄに相当する部分の構成は別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時における被告装置の構成と共通であるから，これが構成要件Ｂ～Ｄを充足することは，前記(2)の原告の主張のとおりである。
(ウ)被告装置６が構成要件Ａを文言上充足しないとしても，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属する。
被告装置６と本件発明の相違点は，被告装置６は第３群と分類された発呼調査を当面行わない点である。
そして，局番等についての既知の情報を利用して過不足なく網羅的な調査を行った上でその一部である第３群を発呼調査の対象から外しているから，相違部分は本件発明の本質的部分ではなく（第１要件），また，被告は第３群を調査対象としなくても被告の事業活動に支障は生じないと述べており，置換可能性（第２要件）及び置換容易性（第３要件）が認められる。
（被告の主張）
ア原告が差止請求の対象を本件目録１装置から本件目録２装置に変更することは訴えの変更に当たるとともに，請求の基礎の同一性を欠くから，許されない。
イ被告装置の製造及び使用の差止めを求めるに当たっては，別紙物件目録１及び別紙物件目録２のような抽象的な特定は不十分であり，装置の具体的な構成を特定する方法によって対象を特定すべきである。ウ被告装置６が本件発明の技術的範囲に属しないこと
(ア)文言非充足
発呼の対象の番号データは現に使用されている電話番号をできるだけ捕捉しようとするもので，実在する市外局番や市内局番を有する番号を網羅するものでも，その範囲に限定するものでもないから，構成要件Ａを充足しない。また，携帯電話用の電話番号の番号データが構成要件Ａを充足しないのは，前記(2)の被告の主張のとおりである。被告装置６の構成が構成要件Ｂ～Ｄを充足しないことは，前記(2)の被告の主張のとおりである。
(イ)被告装置６の均等侵害


被告装置６と本件発明の相違点は，第３群に分類された電話番号群に発呼調査を行わない点のほか，既知の市外局番と市内局番に下４桁の数字を組み合わせた１０桁番号を生成して番号テーブルを作成する手段を有しない点にあり，これは本件発明の本質的部分であるから，均等の第１要件を欠く。番号データは，割り当てのある市外局番及び市内局番を網羅していないし，市外局番と市内局番でない番号群も多数含まれ，本件発明の作用効果を奏するものではなく置換可能性がないから，均等の第２要件を欠く。被告装置６において発呼対象の電話番号群を抽出する方法は，特許第４７４５４６６号（平成２３年３月１日出願，同年５月２０日登録）の方法であり，新規性及び進歩性があるから，置換容易性がなく，均等の第３要件を欠く。
(4)被告が賠償すべき原告の損害額
（原告の主張）
ア特許法１０２条２項の適用の可否
原告は本件発明の実施品である電話番号情報の自動作成装置（以下「原告装置」という。）を製造し，使用しているから，被告の侵害行為がなければ原告が利益を得られたであろうという事情が存在し，特許法１０２条２項により，原告の損害額は侵害行為による被告の利益の額であると推定される。
イ特許法１０２条２項に基づく損害額の算定
(ア)被告の利益
ａ被告の会社全体の年間売上高は，平成１９年１２月期が１０億５０００万円，平成２０年１２月期が９億円であり，被告が被告装置１～５の製造及び使用により得た売上げは被告の売上高の７割を下らないから，被告の侵害行為による平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの売上高は，年間売上高から算出される上記期間の被告の売上高１８億９３２８万７６７１円の７割に相当する１３億２５３０万１３６９円を下らない。
被告の売上のうち，「ＴＡＣＳ」に分類される各勘定科目及び「その他」に分類される「クリーニングコール」と「テレマーケティング」の勘定科目についても，被告装置を使用して得られたデータを使用している可能性が高く，被告の主張する売上高は虚偽である。ｂ顧客への商品ないしサービス提供のために追加的に必要となる変動経費は通信費や記録媒体の調達費等に限られ，その額は一顧客当たり１か月につき多くとも５００円（年間６０００円）である。被告の顧客数は４００社であり，仮にその全てが被告装置による商品・サービスの顧客だとすると，被告装置の売上高における変動経費（年間額）の最大値は２４０万円であるから，平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの期間の変動経費は４８９万８６２９円である。
ｃよって，特許法１０２条２項の「利益」の額は，上記売上げから上記変動経費を控除した１３億２０４０万２７４０円を下らない。
(イ)減額事由について
被告が顧客に提供しているのは被告装置を使用した結果そのものであり，被告が得た売上げは被告装置の使用の対価であるから，寄与度減額の対象とならない。被告の事業の最大のセールスポイントは本件発明の技術的範囲に属する被告装置の使用により得られた電話番号の利用状況データそのものであって，被告の保有する特許権を実施していることは，寄与度減額を認める根拠とはならない。
ウ弁護士費用
原告は，被告の本件特許権侵害行為のために別件訴訟，本件訴訟及び関連保全事件の提起及び申立てを余儀なくされたものであり，弁護士費用のうち２０００万円が本件特許権侵害行為と相当因果関係のある損害に当たるというべきである。
（被告の主張）
ア特許法１０２条２項の適用の可否
原告装置は特定の５６６個の局番（市外局番と市内局番）を発呼の対象から除外しており構成要件Ａを充足しないため，原告は本件発明を実施していないこと，原告の売上高は特許権侵害行為後も減少していないこと，被告の顧客は特許権侵害行為前からの顧客が大部分であること，原告と被告の事業のほかにも同種のサービスが多数存在すること，本件発明は物の発明であり原告には本件発明により得たデータの独占権があるわけではないことからすると，原告には特許権侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうという事情は存在しない。したがって，本件において特許法１０２条２項を適用することはできず，同条３項により損害額を算定すべきである。
イ被告装置の製造，使用による被告の利益
(ア)平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの間に，被告装置を使用して得た電話番号の利用状況の調査データにより得られた売上高から携帯電話用の番号調査の売上高を控除した金額は，別紙損害額一覧表の「売上高」欄の各「被告主張額」欄記載のとおりであり，その合計は３億７５８３万５６２９円である。なお，被告は，上記期間に被告装置１を固定電話の調査に用いておらず，被告装置１の使用による売上げはない。
(イ)上記売上げから控除すべき費用は，別紙損害額一覧表の「費用」各欄の各「被告主張額」欄記載のとおりであり，その合計は２億５８６３万２９９０円である。
(ウ)以上によれば，被告が得た利益は合計１億１７２０万２６３９円である。
ウ推定の覆滅事由及び本件発明の寄与度
(ア)前記アの事情に加え，被告の売上げには，顧客のニーズに応じて柔軟なデータ提供を行うなど独自のセールスポイントや付加価値の貢献が大きいことからすれば，特許法１０２条２項による損害額の推定が覆滅される。
(イ)被告装置を使用した電話番号の利用状況の調査及び調査データの提供に際し，被告は，被告の有する特許第３４６２１９６号（乙１６８），特許第２８０１９６９号（乙１６９），特許第３２２７３９８号（乙１７０）の特許権に係る特許発明を実施している。このうち特許第２８０１９６９号，特許第３２２７３９８号はＩＳＤＮの非制限デジタル方式を用いて発信する発明であり，原告が用いる音声方式（乙２１８）に比べて大幅に通話料を低く抑えることができる。また，電話番号リストの電話番号を発呼してその使用状況を調査するＴＡＣＳ技術（特許第２８０１９６９号の特許に係る発明）は，被告装置の中核をなしている。
本件発明の代替技術として，被告の保有する特許第３２２７３９８号（乙１７０）が存在する。
以上の事情を総合すれば，被告の利益に対する本件発明の寄与度は低く，その寄与率は１０％である。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（損害賠償対象装置の構成）について
(1)訴訟上の信義則違反について


権利の行使は信義に従い誠実に行わなければならず（民法１条２項），民事訴訟における当事者は，信義に従い，誠実に民事訴訟を追行しなければならない（民事訴訟法２条）とされている趣旨に照らせば，同一当事者間に前訴と後訴がある場合に，後訴における主張が前訴で排斥された主張の蒸し返しにすぎないときは，後訴における当該主張は信義則に照らして許されないと解するのが相当である。そして，後訴の主張が許されないか否かは，前訴及び後訴の各内容，当事者の訴訟活動，後訴における主張をするに至った経緯，当事者間の公平等の諸事情を考慮して，後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かにより決すべきである。
前記前提事実，証拠（甲９，１０）及び弁論の全趣旨によれば，別件訴訟は，原告が被告に対し，本件特許権侵害に基づき別件被告装置の使用等の差止め及び廃棄を求める訴訟であり，本件訴訟は，原告が被告に対し，本件特許権侵害に基づき本件目録２装置（ただし，別件被告装置を除く。）の使用等の差止め及び廃棄並びに別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時を含む過去の一定期間における被告装置（別件被告装置を含む。）の製造及び使用についての本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟であって，訴訟物は異なるものの，同じ特許権に基づく請求であり，侵害態様の一部が共通するところ，①別件訴訟の第一審，控訴審の審理を通じ，構成要件Ａの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」の部分の解釈は争点とならなかったために，差止め及び廃棄請求の対象となる被告装置を特定するに当たっては当該部分に相当する具体的な構成によらず，特許請求の範囲の記載の文言をそのまま用いて特定することで当事者間に争いがなかったこと，②別件一審判決は被告装置が構成要件Ｃを文言上充足しないとして原告の請求を棄却したが，別件控訴審判決は，被告装置が構成要件Ａ～Ｄを文言上充足するなどとして別件一審判決を取り消して原告の請求を認容し，その理由中で構成要件Ａの「市外局番と市内局番」とは「実在する市外局番及び市内局番一切」を意味するとの解釈を示したこと，③被告は，「市外局番と市内局番」についての上記解釈を受けて，本件訴訟において被告装置の当該部分に係る具体的な構成を主張するに至ったことが認められる。以上の経過に照らせば，被告が，高額の損害賠償を請求された本件訴訟において，別件訴訟で争点とならなかった「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号テーブル」に相当する具体的な構成を主張することが正義に反する結果を生じさせるとみることは相当でなく，これが訴訟上の信義則に反するということはできない。
(2)被告装置の構成
ア前記前提事実，証拠（乙１～４，１６，３３～１２６，１２９，１３３～１５０，１８１）及び弁論の全趣旨によれば，被告装置は，①平成１８年３月から平成１９年８月末日まで，②同年９月から同年１１月末日まで，③平成２０年１月から同年１０月末日まで，④    同年１１月から平成２１年２月２５日まで，⑤同月２６日から同年８月３１日（損害賠償請求の終期）までの各期間ごとに，別紙被告装置目録１～５記載のとおりの構成であったことが認められる。
イこれに対し，原告は，(ア)    被告の平成１６年ないし１７年ころの資料に全国に流通する電話番号を調査した旨の記載があり（甲４），上記各目録中のＡ群に関する被告の主張と矛盾すること，(イ)被告が主張する顧客の電話番号リストをクリーニングする中で集積したという７５００万件の電話番号データの数が国内の固定電話の契約数である約６０００万件（甲１８）を上回っていること，(ウ)被告が第１設計変更をしたことを客観的に裏付ける証拠はないことから，被告の主張する被告装置の構成は虚偽であると主張する。しかし，(ア)については，被告の顧客向けの営業上の資料であり，被告が現在及び過去２年の電話番号の利用状況に関するデータベースを保有している旨記載されているにとどまり，具体的な調査の方法（被告装置の構成）を明らかにするものではないこと，(イ)については，被告が集積した電話番号データが全て有効なものであるとはいえないこと，(ウ)については，別件訴訟の確定判決により本件特許権侵害に当たるとされた別件被告装置の使用をやめ，設計変更をすることは合理的な行動であると解される上，被告において被告装置５を使用していることを示す相応の証拠（乙１～４，１３４～１４８）を提出していることに照らすと，原告の主張する点は上記認定を左右するものではないと解される。
２争点(2)（損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか）について(1)本件明細書の【発明の詳細な説明】欄には次の記載がある。（甲２）
ア【発明の属する技術分野】
「【０００１】本発明は，電話番号情報の自動作成装置に関し，特に，電話帳に存在しない電話番号の発見と，刻々と変化する電話番号を逐次チェックし，常に有効な電話番号が何番であるかを提供するとともに，電話番号の変更情報を提供することができる実在する電話番号情報の自動作成装置に関する。」
イ【従来の技術】
「【０００２】通信による販促方法，販売方法は，近年の情報革命に伴い，従来の郵便による販促・販売方法から電話を利用した販促・販売方法に変化し，まさにマルチメディアの時代を迎えつつある。このような通信による販促方法，販売方法においては，顧客の住所および電話番号情報を常に最新のものにするように管理することが重要であるが，今まではそれらの最新情報を顧客からの変更届けに頼っているのが実情である。」
「【０００３】このため，郵便物の未着は日に日に増大しており，また，電話によるマルチメディアにおいては，無効電話（未使用電話）の増大，電話所有者違い等によるトラブルが多発している。特に，現状では，迅速かつ正確な実在する電話番号情報の提供は実現されておらず，人違いによるトラブルは枚挙にいとまがない。申込人が他人となり金銭を貸し付けた者が相違する等，電話社会の進展に伴い，そのトラブルの内容も深刻化，重大化してきている。」
ウ【発明が解決しようとする課題】
「【０００４】このように，大量の郵便物の戻りによる郵便費用の無駄や住所・電話番号の変更のための人手による情報更新費用は莫大なものである。そこで，住所以上に電話番号の適切な管理が必要となってきており，そのために電話番号の利用状況を逐次情報として提供する必要性が高まっている。」
「【０００５】しかしながら，現状における電話番号情報は電話帳に掲載されている情報に限られており，実在する電話番号を知り得る方法がなかった。また，実在する電話番号の変更情報を全て知り得るためのシステムは未だ実現されていない。」


「【０００６】本発明は，上記問題点を根本的に解決するためのものであり，実在する電話番号を収集し，加えて，実在する電話番号を基に適時有効あるいは／および無効なものに更新される電話番号を収集し，正確な電話番号の利用状況を示す電話番号情報として提供することを目的とする。」
エ【課題を解決するための手段】
「【０００７】上記目的を達成するために，本発明の電話番号情報の自動作成装置は，市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを生成しハードディスクに登録する手段と，番号テーブルを利用し，オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断し，有効となった番号を実在する有効電話番号として収集しハードディスクに登録する手段と，番号テーブルを利用し，オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断し，無効となった電話番号の中で，接続信号中の応答メッセージに基づいて，新電話番号を案内している電話番号，新電話番号を案内していない電話番号，一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号，の３種類の番号に仕分けして，実在しない無効電話番号として収集しハードディスクに登録する手段と，を備えることを要旨とする。」
「【００１０】上記「電話番号が実在すると想定される番号のテーブル（以下，単に「番号テーブル」という）の作成手段は，電話番号が現在のところ数字で最大１０桁の範囲にある特徴を利用する。また，電話番号は市外局番と市内局番と連続する４桁の番号から構成されている特徴を利用し，想定される電話番号の範囲を限定して番号テーブルを作成する。」
「【００１１】この番号テーブルは，市外局番と市内局番と連続する４桁の番号との１０桁の数字を下位より昇順に並べて作成される。次に，作成された番号テーブルを下位より呼び出し，オートダイヤル手段により発信する。発信された番号については，所定の時間内に着信されたとき，着信認識処理によりその接続信号が監視される。接続信号とは電話を発信したときに発信側に返戻される信号音のことであり，これが着呼音（呼び出し音），極性反転，あるいは話中音であるときに，有効な電話番号すなわち実在する電話番号であると判定し，有効電話番号の記憶領域に記憶する。着呼音，極性反転，あるいは話中音のいずれも認識されず，所定の応答音があるとき，無効電話番号であると判定し，無効電話番号の記憶領域に記憶する。」
「【００１２】上記した接続信号には，以下のようなものがある。▲１▼着呼音（呼び出し音，またはリングバックトーン）呼び出し中であることを意味し，発信側に知らせる音であり，所定の周波数で所定の周期および継続時間で繰り返される断続音である。▲２▼話中音相手話中，または中継回線話中を表わす音であり，所定の周波数で所定の周期および継続時間で繰り返される断続音である。▲３▼未使用電話に対する音例えば，「おかけになった電話番号は，現在使用されていません。」「・・・お客様の都合で移転しました。新しい番号は○○○○番です。」「・・・連絡先が変りました。新しい番号は○○○○番です。」「お客様の都合で一時取り外しています・・・」等の音声メッセージがある。▲４▼発信音受信準備完了を知らせる音であり，所定周波数の連続音である。▲５▼電話をオフフックしたときの極性反転信号この時電話回線へ遮断されていた電流が流れる。▲６▼その他非課金のための特殊呼び出し（フリーダイヤル，お話中調べ１１４，電話故障１１３，他１０４，１１５等）において，「極性反転が発生しない特殊電話番号」等がある。」
「【００１３】有効すなわち実在する電話番号についての着呼音（呼び出し音）および話中音は，例えば，その信号周波数が基準信号パターンのものと一致するかを判定して認識する。また，極性反転（ループ電流の遮断）は，例えば，それを電気回路的に検知することができる。「【００１４】上記無効すなわち未使用電話番号についての音声メッセージは，所定メッセージを繰り返した後，終了する特徴がある。そこで，特定の電話番号を無効であると判断するためには，例えば，上記のような音声メッセージを認識する。そのため，例えば，この音声メッセージをディジタル信号に変換して記憶領域に記憶し，所定のサンプリング音声と，サンプリング音声幅（音声の開始から終了までの時間幅）との２点において基準音声メッセージと比較し，判定する。この音声メッセージの判定により未使用電話番号を，▲１▼新電話番号を案内している電話番号，▲２▼新電話番号を案内していない電話番号，▲３▼一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号，の３種類に仕分けすることができる。」
「【００１５】上記した番号テーブルすなわち実在すると想定される電話番号は大量にあり，上記した電話番号の自動作成処理は莫大な処理量となり時間とコストがかかる。そこで，刻々変化する電話番号情報を得るために上記した電話番号の自動作成処理を常時実行することは効率的でないことから，刻々変化する電話番号の更新情報は，一旦有効および無効電話番号情報を得た後，それらの有効および無効電話番号情報について更新のチェックを実行して得ることができる。特に，情報漏れをなくす観点から，無効電話番号として登録された番号のうちから新設電話番号として有効なものに変更された更新情報を得ることが重要である。また，有効すなわち実在する電話番号として登録されたもののうちから，新たに未使用化となる電話番号すなわち廃止電話番号として無効なものに変更された更新情報を得るために，有効電話番号についても上記した新設電話番号の更新情報作成と同様な処理を実行する。
また，電話番号の市外局番および市内局番とその該当する住所エリアの情報を利用して，利用者の住所情報を得ることができる。」
オ【実施例】


「【００１９】ハードディスク７内の番号テーブルに記憶された番号は，そこから順次読み出されてＤ／Ａ変換器８２でアナログ信号に変換され，メモリ８３，８４の一方に一旦記憶された後，電話回線を介して発信される。その後所定の時間を経て応答信号が電話回線を介して入力され，その応答信号はＡ／Ｄ変換器８１により所定のサンプリング周期でディジタルデータに変換され，メモリ８３，８４の一方に一旦記憶された後，更にハードディスク７に転送されて記憶される。」「【００２３】図３は，ステップA01において実行される，想定される番号の作成処理ルーチンB001を示すフローチャートである。最初に，市外局番を登録して市外局番テーブルを作成する（ステップB0011）。市外局番テーブルは，例えば，電話帳に掲載されている市外局番一覧の番号を入力して作成する。次いで，各市外局番に該当する市内局番を登録して市内局番テーブルを作成する（ステップB0012）。市内局番テーブルは，例えば，電話帳に掲載されているＮＴＴ支店，営業所の受け持ち市内局番等を利用して作成する。これによれば，例えば，平成８年２月現在で１４，６４３件の市内局番が登録されている。便宜的に，ＮＴＴがナビゲーション用に市販している市外局番・市内局番マスター等を利用することも一つの方法である。」
「【００２４】ここで，各局番に対応する下４桁の連番数字を作成する（ステップB0013）。この下４桁の連番数字の作成件数は，市外局番と市内局番とが対になっていることから，番号下４桁および市内局番の通りの積となる。したがって，例えば，平成８年２月現在において，想定される電話番号の最大通りは１４，６３４件×９９９９件＝約１４，６００万件となり，電話帳掲載者（約４，０００万件）を除くと，想定される電話番号の初回調査すべき全件数，すなわち，番号テーブルの番号登録件数は１０，６００万件となる。こうして作成された連番数字を番号テーブルに登録する（ステップB0014）。」さらに，段落【００２６】，【００３２】には，実施例として，応答信号が「着呼音，極性反転，話中音」であるかを判定して，ＹＥＳである時にその番号が有効な電話番号であると判断する構成の記載がある。
カ【発明の効果】
「【００３６】本発明による電話番号情報の自動作成装置によれば，▲１▼有効（実在する）電話番号情報▲２▼無効（未使用）電話番号情報▲３▼無効電話番号の中からある時有効となった電話番号（新設電話番号）情報▲４▼有効電話番号の中からある時無効となった電話番号（廃止電話番号）情報を得て，刻々変化する電話番号情報を細大洩らさず迅速かつ正確に把握することが可能となり，例えば，電話を利用した販促・販売方法に必要とされる正確な電話番号の利用状況を逐次情報として提供することができる。」
(2)文言侵害の有無
ア構成要件Ａについて
(ア)構成要件Ａは，「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」を備えることを本件発明の必須の要件とするものである。そこで，構成要件該当性の判断をする前提として，これらの語句の解釈につき検討することとする。
ａ「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定
される番号」について
(ａ)特許請求の範囲の記載によれば，この番号は，市外局番及び市内局番を含む電話番号であり，「番号テーブル」に搭載され，電話番号としての有効性（構成要件Ｂ）又は無効性（構成要件Ｃ）を判断する際に発呼されるものと解することができるが，「連続する予め電話番号が存在すると想定される」の部分の意味は必ずしも明確といい難い。
そこで，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると（特許法７０条２項），前記(1)のとおり，本件発明は，実在する電話番号を知り得る方法がなく，実在する電話番号の変更情報を全て得るためのシステムが実現されていないとの課題（段落【０００５】）を解決するため，実在する電話番号を収集し，正確な電話番号の利用状況を示す電話番号情報を提供することを目的として（段落【０００６】），電話番号が数字で最大１０桁の範囲にあり，市外局番と市内局番と連続する４桁の番号から構成されているという特徴を利用し，想定される電話番号の範囲を限定したものである（段落【００１０】）。そして，本件発明においては，このような電話番号を構成要素とする番号テーブルを作成し，これを利用して電話番号の有効性又は無効性の判断をすることにより上記の目的の達成を図っているのであるから，存在すると想定される電話番号がすべて番号テーブルに含まれていることを要するというべきである。そうすると，「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」とは，実在する全ての市外局番及び市内局番に４桁の連続する番号（少なくとも０００１～９９９９の各番号）を付加して構成された電話番号の集合体を指すと解するのが相当である。
このような解釈は，本件発明の実施例として，登録されている全ての市外局番と市内局番の数に９９９９（０００１～９９９９の各番号。図３）を乗じることにより，実在すると想定される電話番号の全件数を登録した番号テーブルを作成するとの構成が示されていること（段落【００２３】，【００２４】）からも裏付けられる。また，別件訴訟では本件特許の有効性（引用発明に基づく進歩性の欠如）が争点の１つとされていたところ，確定した別件控訴審判決において，本件発明の特許請求の範囲にいう「市外局番と市内局番」が，特定の番号に限られず，「実在する市外局番及び市内局番の一切を指すものといえる」ことを理由に，本件発明が引用発明と技術思想を異にし，進歩性欠如の無効理由を有しない旨の判断が示されているが（甲１０），上記解釈はこれに沿うものと解される。(ｂ)以上によれば，構成要件Ａのうち「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」の部分を充足するためには，実在する全ての市外局番及び市内局番に対応する電話番号を網羅していることを要するのであって，市外局番及び市内局番の一部しか含まない場合にはこれに当たらないと解すべきである。(ｃ)この点に関し，被告は，「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」とは，実在する全ての電話番号を網羅することを要すると主張するが，電話番号には市外局番と市内局番を含まないものもあるから，被告の主張を採用することはできない。


(ｄ)他方，原告は，携帯電話の上６桁の番号は「市外局番と市内局番」に含まれると主張する。しかし，局番とは各電話加入区域及び電話交換局に付された番号をいい，「市外局番」とは，局番のうち国内を複数の地域に分割した各地域（番号区画）ごとに割り当てられ，他の番号区画へ通話を行う場合に入力を要する番号，「市内局番」とは，局番のうち同一の番号区画内（単位料金区域）で通話する場合でもなお入力を要する番号であるのに対し，携帯電話の電話番号の最初の３桁（０９０又は０８０）はその電話番号が携帯電話番号であることを表す番号（携帯電話識別番号）であり，特定の地域や電話局に割り当てられた番号ではないし，その後に続く３桁の番号（キャリア識別番号）は，本来当該電話番号の割当事業者を表す番号であったが，ナンバーポータビリティ制度の導入後は，特定の地域や電話局のみならず割当事業者との対応関係もない（乙１３０，弁論の全趣旨）。したがって，携帯電話の電話番号は「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」に当たらず，携帯電話の電話番号の利用状況の調査は本件発明の実施に当たらないと解すべきものである。
ｂ「番号テーブル」について
(ａ)「テーブル」とは，一般に「表，一覧表」を意味するものであるから（乙１５４～１６３，広辞苑〔第６版〕１１９１頁参照），特許請求の範囲にいう「番号テーブル」とは，上記ａの電話番号をすべて記載した一覧表を意味すると理解することができるが，記載の形式，順序等について各別の限定はない。したがって，上記ａの電話番号がすべて含まれており，かつ，「ハードディスクに登録」されてオートダイヤル発信に用いることができる一覧表であれば，「番号テーブル」に当たるというべきである。
(ｂ)これに対し，被告は，「番号テーブル」とは，番号を昇順に並べた一覧表であることを要すると主張する。しかし，特許請求の範囲には番号を並べる順序に関する記載はなく，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみても，番号を昇順に並べたものが実施例として示されているにとどまる（段落【００２３】，【００２４】，図３）。したがって，番号テーブルにおける上記ａの番号の並び順は問わないものと解される。
ｃ「作成してハードディスクに登録する手段」について上記ｂの番号テーブルを作成する方法については，特許請求の範囲及び発明の詳細な説明のいずれにも格別これを限定する旨の記載はない。したがって，例えば，ＤＶＤに記録した番号テーブルのデータを読み取り，当該データをハードディスクに登録するデータとして処理することも「番号テーブルの作成」に当たると解することができる。
(イ)以上を前提に，損害賠償請求の対象とされた被告装置１～５が構成要件Ａの文言を充足するかどうかについて検討する。まず，これらの被告装置は固定電話及び携帯電話の電話番号の利用状況を調査するために用いられるものであり，原告はそのいずれについても本件特許権の侵害に当たる旨主張する。しかし，携帯電話については本件発明の実施に当たらないと解すべきことは上記(ア)ａ(ｄ)のとおりである。固定電話については，各被告装置につき，以下のように解すべきである。
ａ被告装置１について
被告装置１における電話番号データの作成及び登録の方法は別紙被告装置目録１記載のとおりであり，発呼の対象として登録される電話番号データは，①被告が集積した電話番号群（Ａ群）と，②    ①につき同一の市外局番及び市内局番をまとめたグループの中で下４桁の番号が最小値と最大値の間にある電話番号からＡ群を除いた電話番号群並びに新規に割り当てられた市外局番と市内局番に下４桁の連続番号を付加した電話番号群（Ｂ群）である。そうすると，これらを併せても，実在する市外局番及び市内局番一切に連続して４桁の番号を付加した番号ということはできないから，その余の点を検討するまでもなく，構成要件Ａを充足しないと解される。
ｂ被告装置２～４について
(ａ)これらの被告装置における電話番号データの作成及び登録の方法は別紙被告装置目録２～４に各記載のとおりであり，各装置においてＤＶＤから読み取ってハードディスクに登録するために処理される電話番号データは，実在する市外局番及び市内局番一切に４桁の連続番号を付加した番号を含むものであって，その一覧表を作成するという構成を有すると認められる。したがって，被告装置２～４は構成要件Ａを充足する。
(ｂ)これに対し，被告は，被告装置２～４の電話番号データは，①実在する市外局番及び市内局番一切に４桁の連続番号を付加する方法により作成されたものではないこと，②Ａ群，Ｂ群，Ｃ群，流通群，非流通群などと分類され，昇順の連番ではなく，ランダムであり又は同一の下４桁でまとめられていることから，構成要件Ａを充足しないと主張する。
しかし，構成要件Ａにおける番号テーブルの作成方法についての限定はなく，また，番号データが昇順であることを要しないことは前記(ア)ｃ及びｂ(ｂ)のとおりであるから，被告の上記主張はいずれも採用することができない。
ｃ被告装置５について
(ａ)被告装置５における電話番号データの作成及び登録の方法は別紙被告装置目録５記載のとおりであり，実施態様(ａ)は番号データの一覧表を作成する手段もこれをハードディスクに登録する手段も有しておらず，また，実施態様(ｂ)は一覧表を作成するものでないから，これらの実施態様を併せてみるとしても，構成要件Ａを充足すると認めることはできない。
(ｂ)これに対し，原告は，①    実施態様(ａ)はＤＶＤドライブが取り外されているほかは別件控訴審判決が差止め及び廃棄の対象とした装置そのものであり，ＤＶＤドライブの取り外しにより構成要件Ａの充足性が失われることはない旨，②「テーブル」は関数式や演算式として定義された形式も含むから，実施態様(ｂ)の各局番に４桁の連続番号を付した１万個の電話番号を自動的に生成するプログラムは番号テーブルに当たる旨主張する。


そこで判断するに，本件発明は物の発明であるから，その技術的範囲に属するかどうかは実際に被告が生産し，使用する装置について判断される。被告装置は第１設計変更により被告装置４から被告装置５へと構成が変更されているのであるから，変更の前後の構成につきそれぞれ技術的範囲の属否を判断すべきことは当然である。したがって，原告の上記①の主張は失当というほかない。また，構成要件Ａは，上記(ア)ｂ及びｃのとおり，電話番号の一覧表である「テーブル」を作成してハードディスクに登録することを要件とするところ，「テーブル」がプログラムを意味すると一般に理解されていると認めるに足りる証拠はなく，本件明細書にも「番号テーブル」がプログラムにより構成され得ることをうかがわせれる記載はない。なお，原告がその主張の根拠として提出する公開特許公報（甲２４～２８）は，発明の詳細な説明として，テーブルにはプログラム形式のものが含まれる旨明記されたものであり，そのような記載のない本件発明における「テーブル」がプログラム形式のものを含むと認定することの根拠となるものではない。したがって，原告の上記②の主張も採用することができない。
(ウ)以上のとおりであるから，被告装置２～４は，携帯電話の調査に係る構成を除き，構成要件Ａを充足するが，被告装置１及び５は構成要件Ａを充足しないと判断すべきものである。
イ構成要件Ｂ及びＣ
(ア)構成要件Ｂ及びＣは「接続信号」により電話番号としての有効性又は無効性を判断することを要件とするところ，ここにいう「信号」とは，一般的に「隔たった二者以上の間で，一定の符号を用いて意思を通ずる方法。また，その符号。」をいい，「符号には，色・音・形・光などを用いる」（広辞苑〔第６版〕１４４４頁参照）とされている。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，「接続信号」として，着呼音，話中音，未使用電話に対する音，発信音，電話をオフフックしたときの極性反転信号，その他（段落【００１２】）が記載されているが，「接続信号」を着呼音，極性反転信号及び話中音その他音声に限定すべきことを示唆する記載はない。そうすると，構成要件Ｂ及びＣの「接続信号」とは，電話を発信した時に発信側に返戻される情報を広く意味すると解される。
また，構成要件Ｃは「無効となった電話番号の中で，接続信号中の応答メッセージに基づいて（中略）３種類の番号に仕分け」するものであるが，「メッセージ」とは「言語その他の記号（コード）によって伝達される情報内容」（広辞苑〔第６版〕２７６６頁参照）とされ，上記のとおり「接続信号」が可聴のものに限られないことからすれば，「接続信号中の応答メッセージ」も可聴なものに限られず，応答を受けた可聴情報及び非可聴情報を含むものと解すべきである。そして，上記の「３種類の番号に仕分け」とは，特許請求の範囲の文言上，無効となった番号について新電話番号を案内している電話番号，新電話番号を案内していない電話番号及び一時取り外しを案内しているが新電話番号を案内していない電話番号への仕分けをしていれば足り，これ以外の種類への仕分けを排除するものではないと解される。
(イ)以上を前提に被告装置２～４が構成要件Ｂ及びＣを充足しているかどうかについてみると，これらは，ＩＳＤＮの非制限デジタル方式を用いて発呼をした時に得られるデジタル信号からなる切断メッセージ中の理由番号に応じて電話番号を「有効」，「無効」，「移転」，「都合停止」等に分類し，その結果情報と共にハードディスクに登録する構成を有するところ，被告装置２～４における移転，無効及び都合停止は，それぞれ本件発明における「新電話番号を案内している電話番号」，「新電話番号を案内していない電話番号」及び「一時取り外し案内をしているが新電話番号を案内していない番号」に対応すると認められる（甲１５）。そして，切断メッセージはＩＳＤＮにおいて接続の際に伝送される情報であるから「接続信号」に，理由番号は「応答メッセージ」に当たり，被告装置２～４は，無効となった電話番号の範囲内で上記分類をしているということができる。したがって，被告装置２～４は，「接続信号により電話番号としての有効性を判断し」，かつ，「接続信号により電話番号としての無効性を判断し，無効となった電話番号の中で（中略）３種類の番号に仕分け」をし，それぞれ有効電話番号及び無効電話番号として収集してハードディスクに登録する構成を有するものと認められるから，構成要件Ｂ及びＣを充足する。
(ウ)これに対し，被告は，被告装置２～４は，ＩＳＤＮの非制限デジタル方式の切断メッセージに基づいて電話番号の分類を行うものであり，本件発明の技術思想を用いるものではないなどと主張する。しかしながら，特許請求の範囲にいう「接続信号」及び「応答メッセージ」が可聴音に限定されないことは上記のとおりであり，また，本件特許出願時には既にＩＳＤＮ技術が存在したと認められること（乙１６９，弁論の全趣旨）からすれば，当業者として，本件発明においてＩＳＤＮの非制限デジタル方式を除外して技術思想が開示されていると認識することはできないと解される。したがって，被告の主張は失当である。
ウ以上によれば，被告装置２～４（携帯電話の調査に係る構成を除く。）は構成要件Ａ～Ｃを充足し，さらに構成要件Ｄを充足するということができるから，本件発明の技術的範囲に属するものと認められる。
(3)被告装置５の均等侵害


ア特許請求の範囲に記載された構成中に特許権侵害訴訟の対象とされた製品と異なる部分が存在する場合であっても，①上記部分が特許発明の本質的部分ではなく(第１要件)，②上記部分を当該製品におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって(第２要件)，③そのように置き換えることに特許発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が被告製品の製造等の時点においてかかる置換を容易に想到することができたものであり(第３要件)，④当該製品が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく(第４要件)，かつ，⑤当該製品が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない（第５要件）ときは，当該製品は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するとされる（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁）。被告装置５は，構成要件Ａの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」との部分を，「平成２１年２月２６日以前に被告装置４に蓄積された既存の電話番号データ」という実施態様(ａ)及び「市外局番と市内局番について新たな総務省からの割当ての度に装置に手動で入力し，連続する予め電話番号が存在すると想定される下４桁の番号を付加した電話番号を一つずつ自動生成する手段」という実施態様(ｂ)に置き換えたものであるところ，原告は，「番号テーブル」の内容が本件発明の本質的部分であるから，その内容を備えていれば，これをコンピュータ装置で利用できるようにする方法は当業者が適宜に選択することで足りると主張するものである。
イそこで判断するに，本件発明は，従来，実在する電話番号を知る方法や実在する電話番号の変更情報を全て得る方法が存在しなかったところ，実在する電話番号を収集し，正確な電話番号の利用状況を示す電話番号情報として提供するという課題の解決手段として，電話番号が実在すると想定される番号の番号テーブルを作成し，これを利用して電話番号の利用状況の調査をするものである（甲２。段落【０００１】，【０００５】，【００１０】，【００１１】等参照）。
これに加え，前記前提事実，証拠（乙１９，１７９の２，１１，２３，２６～２９，３３及び３７）によれば，本件特許の出願経過について，①原告が，本件特許の特許出願時の特許請求の範囲の請求項１の構成要件Ａに相当する記載（「予め電話番号が実在すると想定される番号の番号テーブルを作成する手段」）を，平成１５年３月２６日提出の手続補正書（乙１７９の１１）により「市外局番と市内局番と連続する４桁の番号から構成されている電話番号が実在すると想定される番号の番号テーブルを自動的に作成する手段」と補正したところ，特許庁審査官は，引用文献（特開平７－１７７２１４号公報。乙１８０）を引用例として進歩性を欠くとの拒絶理由通知（乙１７９の２３）を発したこと，②原告は，平成１６年１月１９日提出の手続補正書（乙１７９の２８）により，上記部分を「市外局番に該当する市内局番と，各局番に対応する下４桁の連番数字を生成し，実在すると想定される電話番号の番号テーブルを自動的に作成しハードディスクに登録する手段」と補正するとともに，同日提出の意見書（乙１７９の２６）において，引用例には，番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段の開示がない旨を述べたこと，③上記②の補正にもかかわらず，上記拒絶理由通知の理由により拒絶査定（乙１７９の３３）がされたため，原告は，拒絶査定不服審判の審判請求書（乙１９）において，本件発明は「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」が中核的構成要件であると述べるとともに，平成１９年６月１５日提出の補正書（乙１７９の３７）により，上記部分を「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」と補正し，本件特許の特許登録がされるに至ったこと，以上の事実が認められる。
ウ上記事実関係によれば，本件発明の本質的部分は，実在する電話番号を収集しその利用状況を調査するために，実在すると想定される市外局番及び市内局番とこれに連続する４桁の番号からなる全ての電話番号の番号テーブルを作成してこれをハードディスクに登録するという構成を採用した点にあると解される。したがって，特許請求の範囲に記載された構成と被告装置５の相違点は，本件発明の本質的部分に当たるということができる。
さらに，上記出願経過に照らせば，原告は，拒絶理由を回避するために，特許請求の範囲を「ハードディスクに登録する手段」を有する構成に意識的に限定したものと認められる。
したがって，均等の第１要件及び第５要件を欠くから，被告装置５は，本件発明と均等なものとはいえず，その技術的範囲に属しないというべきである。
(4)以上のとおり，被告装置２～４は，携帯電話の調査に係る構成を除き，本件発明の技術的範囲に属すると認められるのに対し，被告装置１及び５は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断することが相当である。
３争点(3)（差止め及び廃棄の可否）について
(1)差止請求の対象の変更について
原告が差止請求の対象を本件目録１装置から本件目録２装置に変更したのは，被告が被告装置の構成を第２設計変更により被告装置５から被告装置６に変更した旨主張したことによるものである。そうすると，これが訴えの変更に当たるとしても，請求の基礎の同一性を欠くとして許されないと解するのは相当ではないというべきである。
(2)被告による本件口頭弁論終結時における本件特許権侵害ないしそのお
それの有無
ア原告は本件目録２装置（ただし，別件被告装置を除く。）の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるが，別紙物件目録２の記載に含まれる具体的な構成を有する装置ごとに差止め及び廃棄の可否を判断すべきである。
イ原告は，まず，被告の第２設計変更の主張は虚偽であり平成２４年１月１０日の前後を通じて装置の構成に変更はないと主張する。そうであるとすれば，前記１(2)のとおり，被告が現に使用する装置は被告装置５であるということになるが，これは，前記２(2)及び(3)のとおり，本件特許権の技術的範囲に属しないものである。
ウ原告は，さらに，仮に被告の第２設計変更の主張が真実であるとしても，被告装置６は本件発明の技術的範囲に属すると主張するので，この点を検討する。


被告装置６の番号データの作成・登録方法は，別紙被告装置目録６記載のとおりであり，発呼の対象となる番号データが実在する全ての市外局番と市内局番を網羅しているとは認められない。したがって，被告装置６は構成要件Ａを文言上充足しない。
次に，均等による特許権侵害の成否についてみると，被告装置６は，構成要件Ａの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」との部分を，「電話番号の下３桁の番号として予め使用されている確率が高い３桁の数字（１０個）に，７桁の連続数字を上７桁として組み合わせて作成した１０桁の数列を電話番号として発呼調査を行い，その発呼調査の結果，無効以外の調査結果が得られた数列の上５桁を抽出し，下５桁として０００００～９９９９９の連続番号を組み合わせて作成して得られた４億０８８０万件の数列を作成してハードディスクに登録する手段」と置き換えたものということができる。ところで，本件発明の本質的部分は，前記２(3)ウのとおり，電話番号の利用状況を調査するに際し，実在すると想定される市外局番及び市内局番とこれに連続する４桁の番号からなる全ての電話番号の番号テーブルを作成してこれをハードディスクに登録する点にあると認められる。そうすると，特許請求の範囲に記載された構成と被告装置６の相違点は本件発明の本質的部分に当たるから，均等の第１要件を欠くと解すべきものとなる。したがって，被告装置６が本件発明の技術的範囲に属するということはできない。
エ以上によれば，被告装置５及び被告装置６は本件発明の技術的範囲に属せず，ほかに別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時より後にされた設計変更に係る被告装置の具体的な構成についての主張はない。そうすると，被告について，別件被告装置以外の被告装置の製造及び使用により本件特許権を侵害し，又は侵害するおそれがあるとは認められないから，差止め及び廃棄を求める原告の請求は理由がない。
４争点(4)（被告が賠償すべき原告の損害額）について(1)上記１及び２によれば，被告は，被告装置２～４を製造し，使用することにより本件特許権を侵害したものであり，この点につき過失があることが推定される（特許法１０３条）。したがって，被告は原告に対しこれにより原告に生じた損害の賠償をすべきものとなる。
(2)原告が特許法１０２条２項に基づく損害額の算定を主張するのに対し，被告は同項の適用があることを争うので，まずこの点について検討する。ア前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ア)被告による被告装置の製造及び使用（甲１５，乙１６６，１６８～１７０，２１６，２１７，２２０，２３９）
ａ被告は，被告装置２～４を製造し，使用して電話番号の利用状況の調査データを得た上で，①「Ｔｅｌ２鑑定団」の名称で，上記調査データを記録したＤＶＤを専用の検索ソフトウェアと共に定期的に顧客に提供するサービスの提供，②「ＷｅｂＴ２Ｋ」の名称で，顧客がインターネットに接続して特定の電話番号を入力すると，当該電話番号と上記調査データとを照合して，当該電話番号の利用状況を調査するＡＳＰサービスの提供，③上記調査データを２４か月分集積して記録した記録媒体（ＤＶＤやハードディスク）の提供（顧客の要望に応じ，各種フォーマットにデータを変形したり，有効電話番号や無効電話番号のデータだけを提供したりすることもある。）を行っていた（以下，これらを総称して「被告事業」という。）。
ｂ被告は，被告事業を行うに際し，被告の有する「電話番号リストのクリーニング方法」に関する特許第３４６２１９６号，「電話番号リストのクリーニング装置およびクリーニング方法」に関する特許第２８０１９６９号及び「電話番号の調査方法と装置および電話番号リストのクリーニング方法」に関する特許第３２２７３９８号に係る各特許発明を実施している。被告による電話番号の利用状況の調査は，本件発明の実施例におけるような着信音等を利用するものと異なり，対象となる電話機を鳴動させず，電話料金も課されないことから，能率よく，かつ，相当低い費用で行うことが可能とされている。
ｃ被告は，原告が本件特許の設定登録を受ける前から被告装置１等を用いて被告事業と同様の事業を行っていたところ，平成１９年８月から平成２１年２月までの被告の顧客５５社のうち３５社は本件特許の設定登録前からの顧客であった。
(イ)原告の事業（甲１９，３１）
原告は，平成１３年１月から，原告装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴データベースを「ＤｏｃＢｅｌｌ」の名称で信販会社，クレジットカード会社，信用情報センター等に提供していた。原告装置は，実在する市外局番と市内局番に連続する４桁の連続番号のうち，一般の通話に用いられず調査の必要性がないことが明らかな特定の５６６の局番（市内局番と市外局番の組合せ）の番号を除外して発呼調査を行っていた。
(ウ)同種のサービス等の存在（甲１５，乙２０２～２１１，２１３～２１５，２２０）
被告は，被告事業のほか，指定した電話番号を発呼して電話番号の利用状況を調査する装置（ＴＡＣＳ装置）の貸与サービスを提供している。また，同種の装置の販売，電話番号利用履歴照会を行うＡＳＰサービス，顧客の有する電話番号リストのクリーニングサービス等が存在し，原告及び被告のほか１０社以上の業者がこれらのサービス等を有償で提供している。
被告事業を含むサービスにはリアルタイムに特定の電話番号の利用状況を発呼調査するものと，定期的に行った電話番号の利用状況の調査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査するものがあるところ，いずれも，金融業，リース業，不動産賃貸業等における申込みの審査，多くの業種におけるダイレクトメール及び電話勧誘に用いる見込客リストや顧客リストの整理等に利用されている。イ特許法１０２条２項は特許権者における損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であるから，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合にはその適用が認められ，特許権者が特許に係る発明を実施していないことは，その適用を排除する理由にはならないと解される。上記ア認定の事実によれば，原告は電話番号の利用状況の調査を必要とする顧客に原告装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴データベースを提供しているところ，原告装置が本件発明の実施品に当たらないとしても，被告と同種の営業を行っているものといえるから，侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があるものと認められる。