(1)総所得金額                                    ２０５万６０５７円上記金額は，次のアの事業所得の金額（損失の額）をイの雑所得の金額及びウの一時所得の金額から順次控除し（所得税法６９条１項及び同法施行令１９８条），当該控除後の一時所得の金額の２分の１に相当する金額６０８万４５１７円（同法２２条２項２号）から，エの平成１６年分から繰り越された純損失の金額（同法７０条１項）を控除した後の金額である。ア事業所得の金額                              △３７８万２９５０円上記金額は，原告Ｄが平成１８年２月２０日に船橋税務署長に提出した平成１７年分の所得税の確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。
なお，金額の前の△は，損失の額を表す。
イ雑所得の金額                                  ２２１万９４０７円上記金額は，所得税法３５条２項１号の規定に従って，原告Ｄの平成１７年中の公的年金等の収入金額３４５万９２１０円（社会保険庁から支払われた老齢基礎厚生年金に係る収入金額２３１万６１３０円とＭから支払われた適格退職年金契約に基づく年金に係る収入金額１１４万３０８０円との合計額）から，同条４項に規定する公的年金等控除額を控除した残額である。
ウ一時所得の金額                              １３７３万２５７７円上記金額は，原告Ｄに分配されることとなった本件各一時金の額１４２３万２５７７円から，所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を，同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。

エ平成１６年分から繰り越された純損失の金額      ４０２万８４６０円上記金額は，所得税法１４３条に規定する青色申告の承認を受けている原告Ｄが，平成１６年分の事業所得について生じた純損失の金額であるとして，同年分の青色申告書に記載した金額である。
(2)所得控除の額の合計額                                    ３８万円上記金額は，原告Ｄが平成１７年分の確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
(3)課税総所得金額                                １６７万６０００円上記金額は，上記(1)の総所得金額２０５万６０５７円から上記(2)の所得控除の額の合計額３８万円を控除した後の金額（ただし，通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。(4)納付すべき税額                                △１２万５３５３円上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額から，イの定率減税額及びウの源泉徴収税額の各金額を差し引いた後の金額である。なお，金額の前の△は，還付金の額に相当する税額を表す。以下同じ。ア課税総所得金額に対する税額                      １６万７６００円上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１６７万６０００円に所得税法８９条１項の税率を乗じて算出した金額である。
イ定率減税額                                        ３万３５２０円上記金額は，負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。
ウ源泉徴収税額                                    ２５万９４３３円上記金額は，原告Ｄが上記確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
２更正処分の適法性
被告が本訴において主張する原告Ｄの平成１７年分の所得税の納付すべき税

額は，上記１の(4)で述べたとおり△１２万５３５３円であるところ，当該金額は，船橋税務署長が平成２１年３月９日付けで原告Ｄに対してした平成１７年分の所得税の更正処分（以下「原告Ｄ更正処分」という。）に係る納付すべき税額と同額であるから，原告Ｄ更正処分は適法である。
３過少申告加算税賦課決定処分の根拠
上記２のとおり，原告Ｄ更正処分は適法であるところ，原告Ｄが原告Ｄ更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１３万４０００円については，その計算の基礎となった事実のうちに原告Ｄ更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められる事実があるとは認められない。
したがって，原告Ｄ更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，通則法６５条１項により原告が原告Ｄ更正処分によって新たに納付することとなった税額１３万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）を基礎として，これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１万３０００円である。
４過少申告加算税賦課決定処分の適法性
被告が本訴において主張する過少申告加算税の額は，上記３のとおり１万３０００円であるところ，当該金額は，船橋税務署長が平成２１年３月９日付けで原告Ｄに対してした過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから，上記賦課決定処分は適法である。
第５亡Ｅ
１更正処分の根拠
被告が本訴において主張する亡Ｅの平成１７年分の所得税額等は，次のとおりである。
(1)総所得金額                                    ９６２万９２４５円上記金額は，次のアの雑所得の金額とイの一時所得の金額の２分の１に相

当する金額８９６万７４６４円との合計額である（所得税法２２条２項）。ア雑所得の金額                                    ６６万１７８１円上記金額は，次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。(ア)公的年金等に係る雑所得の金額                ３２１万３６３１円上記金額は，所得税法３５条２項１号の規定に従って，亡Ｅの平成１７年中の公的年金等の収入金額４７０万４２７２円（社会保険庁から支払われた老齢基礎厚生年金に係る収入金額２８６万５１９２円とＭから支払われた適格退職年金契約に基づく年金に係る収入金額１８３万９０８０円との合計額）から，同条４項に規定する公的年金等控除額を控除した残額である。
(イ)上記(ア)以外の雑所得の金額             △２５５万１８５０円上記金額は，所得税法３５条２項２号の規定に従って，亡Ｅの平成１７年中の上記(ア)以外の雑所得に係る収入金額９万０１２８円から，当該収入金額に係る必要経費２６４万１９７８円を控除した金額である。なお，金額の前の△は損失を表す。


イ一時所得の金額                              １７９３万４９２８円上記金額は，亡Ｅに分配されることとなった本件各一時金の額１８４３万４９２８円から，所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を，同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。(2)所得控除の額の合計額                          １１５万１２５５円上記金額は，亡Ｅが平成１８年３月２日に荻窪税務署長に提出した平成１７年分の所得税の確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。(3)課税総所得金額                                ８４７万７０００円上記金額は，上記(1)の総所得金額９６２万９２４５円から上記(2)の所得控除の額の合計額１１５万１２５５円を控除した後の金額（ただし，通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）

である。
(4)納付すべき税額                                  ９０万４６００円上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額から，イの定率減税額及びウの源泉徴収税額の各金額を差し引いた後の金額（ただし，通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。ア課税総所得金額に対する税額                    １３６万５４００円上記金額は，上記(3)の課税総所得金額８４７万７０００円に所得税法８９条１項の税率を乗じて算出した金額である。
イ定率減税額                                              ２５万円上記金額は，負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。
ウ源泉徴収税額                                    ２１万０７４８円上記金額は，原告が上記確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
２更正処分の適法性
被告が本訴において主張する亡Ｅの平成１７年分の所得税の納付すべき税額は，上記１の(4)で述べたとおり９０万４６００円であるところ，当該金額は，荻窪税務署長が平成２１年３月１０日付けで亡Ｅに対してした平成１７年分の所得税の更正処分（以下「亡Ｅ更正処分」という。）に係る納付すべき税額と同額であるから，亡Ｅ更正処分は適法である。
３過少申告加算税賦課決定処分の根拠
上記２のとおり，亡Ｅ更正処分は適法であるところ，亡Ｅが亡Ｅ更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１１１万５３００円については，その計算の基礎となった事実のうちに亡Ｅ更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められる事実があるとは認められない。

したがって，亡Ｅ更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，通則法６５条２項の規定に基づき，①同条１項により亡Ｅが亡Ｅ更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額１１１万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１１万１０００円に，②上記新たに納付すべきこととなった税額１１１万５３００円のうち，期限内申告税額（同法６５条３項２号）に相当する金額０円と５０万円とのいずれか多い金額を超える部分に相当する税額６１万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の５の割合を乗じて算出した金額３万０５００円を，加算した金額１４万１５００円である。
４過少申告加算税賦課決定処分の適法性
被告が本訴において主張する過少申告加算税の額は，上記３のとおり１４万１５００円であるところ，当該金額は，荻窪税務署長が平成２１年３月１０日付けで亡Ｅに対してした平成１７年分の所得税の過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから，上記賦課決定処分は適法である。
第６原告Ｆ
１更正処分の根拠
被告が本訴において主張する原告Ｆの平成１７年分の所得税額等は，次のとおりである。
(1)総所得金額                                  １１４７万２８４２円上記金額は，次のアの雑所得の金額とイの一時所得の金額の２分の１に相当する金額８３６万４４３４円との合計額である（所得税法２２条２項）。ア雑所得の金額                                  ３１０万８４０８円上記金額は，原告Ｆが平成１８年２月１０日に緑税務署長に提出した平成１７年分の所得税の確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。

イ一時所得の金額                              １６７２万８８６８円上記金額は，原告Ｆに分配されることとなった本件各一時金の額１７２２万８８６８円から，所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を，同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。(2)所得控除の額の合計額                          １１３万９３０６円上記金額は，原告Ｆが上記確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
(3)課税総所得金額                              １０３３万３０００円上記金額は，上記(1)の総所得金額１１４７万２８４２円から上記(2)の所得控除の額の合計額１１３万９３０６円を控除した後の金額(ただし，通則法１１   ８条１   項の規   定によ   り１０   ００円   未満の   端数を   切り捨   てた後   のもの。)である。
(4)納付すべき税額                                １４１万５８００円上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額から，イの定率減税額及びウの源泉徴収税額の各金額を差し引いた後の金額（ただし，通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。ア課税総所得金額に対する税額                    １８６万９９００円上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１０３３万３０００円に所得税法８９条１項の税率を乗じて算出した金額である。
イ定率減税額                                              ２５万円上記金額は，負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。
ウ源泉徴収税額                                    ２０万４０８９円上記金額は，原告が上記確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
２更正処分の適法性


被告が本訴において主張する原告Ｆの平成１７年分の所得税の納付すべき税額は，上記１の(4)で述べたとおり１４１万５８００円であるところ，当該金額は，緑税務署長が平成２１年２月２７日付けで原告Ｆに対してした平成１７年分の所得税の更正処分（以下「原告Ｆ更正処分」という。）に係る納付すべき税額と同額であるから，原告Ｆ更正処分は適法である。
３過少申告加算税賦課決定処分の根拠
上記２のとおり，原告Ｆ更正処分は適法であるところ，原告Ｆが原告Ｆ更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１４６万２３００円については，その計算の基礎となった事実のうちに原告Ｆ更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められる事実があるとは認められない。
したがって，原告Ｆ更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，通則法６５条２項の規定に基づき，①同条１項により原告Ｆが原告Ｆ更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額１４６万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１４万６０００円に，②上記新たに納付すべきこととなった税額１４６万２３００円のうち，期限内申告税額（同法６５条３項２号）に相当する金額１５万７５２０円と５０万円とのいずれか多い金額を超える部分に相当する税額９６万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の５の割合を乗じて算出した金額４万８０００円を，加算した金額１９万４０００円である。
４過少申告加算税賦課決定処分の適法性
被告が本訴において主張する過少申告加算税の額は，上記３のとおり１９万４０００円であるところ，当該金額は，緑税務署長が平成２１年２月２７日付けで原告Ｆに対してした平成１７年分の所得税の過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから，上記賦課決定処分は適法であ

る。
第７原告Ｇ
１更正処分の根拠
被告が本訴において主張する原告Ｇの平成１７年分の所得税額等は，次のとおりである。
(1)総所得金額                                  １７３８万３５６４円上記金額は，次のアの給与所得の金額，イの雑所得の金額及びウの一時所得の金額の２分の１に相当する金額１１７２万６１３１円の合計額である（所得税法２２条２項）。
ア給与所得の金額                                ２５４万１６００円上記金額は，原告Ｇが平成１８年１１月１６日に川崎北税務署長に提出した平成１７年分の所得税の修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。
イ雑所得の金額                                  ３１１万５８３３円上記金額は，原告が上記修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。
ウ一時所得の金額                              ２３４５万２２６２円上記金額は，原告Ｇに分配されることとなった本件各一時金の額２３９５万２２６２円から，所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を，同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。(2)所得控除の額の合計額                            ６５万２１１１円上記金額は，原告Ｇが上記修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
(3)課税総所得金額                              １６７３万１０００円上記金額は，上記(1)の総所得金額１７３８万３５６４円から上記(2)の所得控除の額の合計額６５万２１１１円を控除した後の金額（ただし，通則法
１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。
(4)納付すべき税額                                ３１３万８６００円上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額から，イの定率減税額及びウの源泉徴収税額の各金額を差し引いた後の金額（ただし，通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。ア課税総所得金額に対する税額                    ３７８万９３００円上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１６７３万１０００円に所得税法８９条１項の税率を乗じて算出した金額である。
イ定率減税額                                              ２５万円上記金額は，負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。
ウ源泉徴収税額                                    ４０万０６１６円上記金額は，原告Ｇが上記修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
２更正処分の適法性
被告が本訴において主張する原告Ｇの平成１７年分の所得税の納付すべき税額は，上記１の(4)で述べたとおり３１３万８６００円であるところ，当該金額は，川崎北税務署長が平成２１年３月９日付けで原告Ｇに対してした平成１７年分の所得税の更正処分（以下「原告Ｇ更正処分」という。）に係る納付すべき税額と同額であるから，原告Ｇ更正処分は適法である。
３過少申告加算税賦課決定処分の根拠
上記２のとおり，原告Ｇ更正処分は適法であるところ，原告Ｇが原告Ｇ更正処分により新たに納付すべきこととなった税額３００万２５００円については，その計算の基礎となった事実のうちに原告Ｇ更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項に規定する「正当な理由」が

あると認められる事実があるとは認められない。


したがって，原告Ｇ更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，通則法６５条２項の規定に基づき，①同条１項により原告Ｇが原告Ｇ更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額３００万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金額３０万円に，②上記新たに納付すべきこととなった税額３００万２５００円に累積増差税額（同法６５条３項１号）６万０８００円を加算した金額３０６万３３００円のうち，期限内申告税額（同項２号）に相当する金額４７万５９１６円と５０万円とのいずれか多い金額を超える部分に相当する税額２５６万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の５の割合を乗じて算出した金額１２万８０００円を，加算した金額４２万８０００円である。
４過少申告加算税賦課決定処分の適法性
被告が本訴において主張する過少申告加算税の額は，上記３のとおり４２万８０００円であるところ，当該金額は，川崎北税務署長が平成２１年３月９日付けで原告Ｇに対してした過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額を上回るから，上記賦課決定処分は適法である。
第８原告Ｈ
１更正処分の根拠
被告が本訴において主張する原告Ｈの平成１７年分の所得税額等は，次のとおりである。
(1)総所得金額                                  １９７７万７１７４円上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額，ウの雑所得の金額及びエの一時所得の金額の２分の１に相当する金額１１２５万７７１５円の合計額である（所得税法２２条２項）。
ア不動産所得の金額                                  ８万１８２９円

上記金額は，原告Ｈが平成１８年３月７日に板橋税務署長に提出した平成１７年分の所得税の確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額である。
イ給与所得の金額                                ４９９万２０００円上記金額は，原告Ｈが上記確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。
ウ雑所得の金額                                  ３４４万５６３０円上記金額は，原告Ｈが上記確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。
エ一時所得の金額                              ２２５１万５４３１円上記金額は，原告Ｈに分配されることとなった本件各一時金の額２３０１万５４３１円から，所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を，同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。(2)所得控除の額の合計額                          １２２万４０８３円上記金額は，原告Ｈが上記確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
(3)課税総所得金額                              １８５５万３０００円上記金額は，上記(1)の総所得金額１９７７万７１７４円から上記(2)の所得控除の額の合計額１２２万４０８３円を控除した後の金額(ただし，通則法１１   ８条１   項の規   定によ   り１０   ００円   未満の   端数を   切り捨   てた後   のもの。）である。
(4)納付すべき税額                                ３４３万３３００円上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額からイの政党等寄附金特別控除の額，ウの定率減税額及びエの源泉徴収税額の各金額を差し引いた後の金額（ただし，通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。

ア課税総所得金額に対する税額                    ４３７万４６１０円上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１８５５万３０００円に所得税法８９条１項の税率（負担軽減措置法４条の特例を適用したもの。）を乗じて算出した金額である。
イ政党等寄附金特別控除の額                          ３万９６００円上記金額は，原告Ｈが平成１７年中に支出した政党等に対する寄附金の額１３万２２００円について，租税特別措置法４１条の１８第２項の規定により算出した金額である。
ウ定率減税額                                              ２５万円上記金額は，負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。
エ源泉徴収税額                                    ６５万１６８８円上記金額は，原告Ｈが上記確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
２更正処分の適法性
被告が本訴において主張する原告Ｈの平成１７年分の所得税の納付すべき税額は，上記１の(4)で述べたとおり３４３万３３００円であるところ，板橋税務署長が平成２１年３月１１日付けで原告Ｈに対してした平成１７年分の所得税の更正処分（ただし，平成２１年７月９日付けの異議決定により一部が取り消された後のもの。以下「原告Ｈ更正処分」といい，本件各受給権者に対する各更正処分を併せて「本件各更正処分」という。）に係る納付すべき税額と同額であるから，原告Ｈ更正処分は適法である。
３過少申告加算税賦課決定処分の根拠
上記２のとおり，原告Ｈ更正処分は適法であるところ，原告Ｈが原告Ｈ更正処分により新たに納付すべきこととなった税額３２１万１１００円については，その計算の基礎となった事実のうちに原告Ｈ更正処分前の税額の基礎とされて

いなかったことについて，通則法６５条４項に規定する正当な理由があるとは認められない。
したがって，原告Ｈ更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，通則法６５条２項の規定に基づき，①同条１項により原告Ｈが原告Ｈ更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額３２１万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金額３２万１０００円に，②上記新たに納付すべきこととなった税額３２１万１１００円のうち，期限内申告税額（同法６５条３項２号）に相当する金額８７万３８８８円と５０万円とのいずれか多い金額を超える部分に相当する税額２３３万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に，１００分の５の割合を乗じて算出した金額１１万６５００円を，加算した金額４３万７５００円である。


平成２４年１月１６日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１４４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月１３日
判決
原告         コネ    コーポ   レイシ   ョン訴訟代   理人弁   理士         香      取      孝      雄
北      島      弘      崇
被              告          特許庁長官指定代   理人         西      山      真      二
中      川      隆      司
伊      藤      元      人
黒      瀬      雅      一
田      村      正      明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２００９－１１７９９号事件について平成２２年１２月１３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は，拡大先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無(補正の独立特許要件の有無）である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，２００２年(平成１４年）１月９日の優先権(フィンランド共和国）を主張して，平成１５年１月９日，名称を「エレベータ」とする発明について特許出願をしたが（特願２００３－３６８１号，公開公報は２００３－２２１１７６号〔甲３３〕），拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした（不服２００９－１１７９９号）。
その中で原告は平成２１年７月２８日付けで特許請求の範囲等の変更の補正（本件補正，甲１１）をしたが，特許庁は，平成２２年１２月１３日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（出訴期間として９０日附加），その謄本は平成２２年１２月２８日原告に送達された。
２本願発明の要旨
【本件補正前の請求項１の発明（以下「補正前発明」という。）】「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，該   1組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み，該1組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて，前記実質的に円形の巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し，前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は１８０°以上であり，前記巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上で，かつ０．５ｍｍ以下であることを特徴とするエレベータ。」
【本件補正後の請求項１の発明（以下「補正発明」という。）】「巻上機械が１組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，該１組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み，該１組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて，前記実質的に円形の巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し，前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は１８０°以上であり，前記巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であり，前記巻上ロープは非被覆状態であることを特徴とするエレベータ。」（下線は補正部分）
３審決の理由の要点
(1)補正却下の理由１
(1)－１本件補正は，本件補正前の特許請求の範囲の請求項１を引用する請求項２８を請求項１に繰り上げるとともに，鋼ワイヤの太さの平均について，「０．１ｍｍ以上で，かつ０．５ｍｍ以下」を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」と限定する補正を含むものであるから，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(1)－２引用文献（特公平３－４３１９６号公報，甲１）には，実質的に次の発明(引用文献記載の発明)が記載されていることが認められる。「駆動装置１が１組の昇降ロープ４に綱車３によって係合し，該１組の昇降ロープ４は複数の昇降ロープ４を含み，該１組の昇降ロープ４はつりあいおもり６および昇降ケージ５をそれらの各経路上に支持する昇降装置において，前記昇降ロープ４と綱車３との間の接触角は１８０°より大きく，昇降ロープ４は素線を構成要素とする，昇降装置。」
(1)－３    補正発明と引用文献記載の発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「巻上機械が１組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，該1組の巻上ロープは複数の巻上ロープを含み，該１組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて，前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は１８０°以上であり，前記巻上ロープは素線を構成要素とする，エレベータ。」
【相違点１】
補正発明においては，巻上ロープが「実質的に円形の断面」であり，「前記実質的に円形の巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し」ているのに対し，引用文献記載の発明においては，昇降ロープ４の形状や太さが明らかではない点。
【相違点２】
補正発明においては，「巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるのに対し，引用文献記載の発明においては，「巻上ロープ」に相当する「昇降ロープ４」は素線を構成要素とするものの，素線の材質が「鋼」であるかどうかや，素線の太さについて明らかではない点。
【相違点３】


補正発明においては，「巻上ロープは非被覆状態である」のに対し，引用文献記載の発明においては，巻上ロープが被覆されているかどうかが明らかではない点。(1)－４①巻上ロープの形状や太さは，エレベータに想定される運用条件や巻上ロープのほかの構成等に応じて，設計段階で適宜決定すべき事項であるところ，巻上ロープの太さを低減しようとすることが周知の技術課題（周知の技術課題１）であるとともに，エレベータ用巻上ロープの太さを８ｍｍ以下とすることが周知技術（周知技術１）で，８ｍｍ以下の太さのワイヤロープ自体がありふれた周知のもの（周知技術２）であり，さらに，巻上ロープの断面形状を「実質的に円形」とすることが周知技術（周知技術３）であることから，引用文献記載の発明において，「巻上ロープ」に相当する「昇降ロープ４」を「実質的に円形の断面」で「８ｍｍ以下の太さ」に決定し，相違点１に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が格別の創意を要することなく想到できたことである。②エレベータ，クレーン等の巻上機に用いる巻上用のワイヤロープを，０．３ｍｍ程度の太さの鋼ワイヤで構成することは周知技術（周知技術４。例えば，特開２００１－２６２４８２号公報の段落【００２３】ないし【００２５】，特開平９－２１０８４号公報の段落【０００２】ないし【０００６】，特公平７－９１６２１号公報の段落【００１２】及び【００１８】，特開平１１－１２９６７号公報の段落【０００１】及び【００１０】を参照。）である。
また，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープは，ありふれた周知のもの（周知技術５。例えば，特開平６－２４０５９０号公報の段落【０００１】，【００２１】，及び図１，特開２００１－１０６４５３号公報の段落【００２５】，特開平１０－１３２０３５号公報の段落【０００１】及び【０００２】，実願平５－４９５１７号（実開平７－１５７９６号）のＣＤ－ＲＯＭの【実用新案登録請求の範囲】の【請求項１】，国際公開第００／３７７３８号の第１１ページ第１７ないし２６行，図６を参照。）である。巻上ロープを構成する素線の材質や太さについては，巻上ロープに要求される性能に応じて，巻上ロープの太さやほかの構成等と併せて，設計段階で適宜決定すべき事項であるところ，巻上ロープの太さを低減しようとすることが周知の技術課題（周知の技術課題１）であることから，巻上ロープを構成する素線の太さを低減しようとすることも同様に周知の技術課題（「周知の技術課題２」）であるといえる。してみれば，引用文献記載の発明において，周知技術４及び周知の技術課題２に基づいて，素線を鋼ワイヤとするとともにその太さを低減することは，当業者が格別の創意を要することなく想到できたことであり，具体的な太さとして「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」というありふれた値に決定し，相違点２に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことである。
③エレベータ用の巻上ロープは，非被覆状態で用いることが通常（周知技術６。例えば，特開昭５９－１０２７８７号公報の第１ページ右下欄第１０～１６行，特開２００１－１９２１８３号公報の【０００３】，【０００４】，ＪＩＳＧ    ３５２５：１９９８の表１を参照）であることから，引用文献記載の発明において，「巻上ロープ」に相当する「昇降ロープ４」を「非被覆状態」とし，相違点３に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことである。
④補正発明を全体としてみても，その奏する効果は，引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６から当業者が予測できた範囲内のものであり，格別に顕著な効果ではない。
よって，補正発明は，引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。
(2)補正却下の理由２
(2)－１２００１年（平成１３年）１２月３１日（平成１３年１月４日及び同年８月１０日の優先権〔ドイツ連邦共和国〕を主張）を国際出願日とし，平成１４年７月１１日に国際公開（ＷＯ２００２／０５３４８６）がされた国際特許出願（ＰＣＴ／ＥＰ２００１／０１５３８０，日本における出願番号は特願２００２－５５４６１２号，公表公報は特表２００４－５２０２４５号〔甲３〕）の国際出願日における国際出願の明細書，請求の範囲及び図面（先願明細書，甲２）には，実質的に次の発明(拡大された先願発明。以下，単に「先願発明」という。)が記載されていることが認められる。
「駆動モータ７が１組の支持ケーブル１に駆動滑車２によって係合し，該１組の支持ケーブル１は丸型の複数の支持ケーブル１を含み，該１組の支持ケーブル１はバランスウェイト１１およびケージ６をそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて，前記丸型の支持ケーブル１の公称直径が５ないし７ｍｍ，特に６ｍｍ以下であり，前記支持ケーブル１と駆動滑車２との間の接触角は１８０°以上であり，前記支持ケーブル１は鋼ワイヤを構成要素とする，エレベータ。」(2)－２補正発明と先願発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「巻上機械が１組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，該１組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み，該１組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて，前記実質的に円形の巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し，前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は１８０°以上であり，前記巻上ロープは鋼ワイヤを構成要素とする，エレベータ。」
【相違点４】
補正発明においては，「巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるのに対し，先願発明においては，鋼ワイヤの太さについて明らかではない点。
【相違点５】


補正発明においては，「巻上ロープは非被覆状態である」のに対し，先願発明においては，巻上ロープが被覆されているかどうかが明らかではない点。(2)－３①    先願発明においては，「巻上ロープ」に相当する「支持ケーブル」を細くすることを目的の一つとしているので，「巻上ロープ」を構成する鋼ワイヤの太さを細くすることも当然に考慮しているといえ，このことは周知の技術課題（周知の技術課題２）であるといえる。
また，エレベータ，クレーン等の巻上機に用いる巻上用のワイヤロープを，０．３ｍｍ程度の太さの鋼ワイヤで構成することは周知技術（周知技術４）であり，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープは，ありふれた周知のもの（周知技術５）である。
してみれば，先願発明において，鋼ワイヤの太さの平均を「０.１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた微差程度のことにすぎず，このことによる新たな効果を奏するものではない。②エレベータ用の巻上ロープは，非被覆状態で用いることが通常（周知技術６）であることから，先願発明において，「巻上ロープ」に相当する「支持ケーブル」を「非被覆状態」とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた微差程度のことにすぎず，このことによる新たな効果を奏するものではない。③してみれば，補正発明と先願発明との相違は，課題解決のための具体化手段における微差に過ぎないので，両発明は実質的に同一である。また，補正発明の発明者は先願発明の発明者と同一ではなく，また，本件の出願の時において，その出願人が先願発明についての出願人と同一でもない。よって，補正発明は，特許法１８４条の１３で読み替えて適用される同法２９条の２の規定により，特許出願の際に独立して特許を受けることができない。
(3)①補正前発明について
補正前発明は，補正発明において，鋼ワイヤについて「太さの平均は０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」を「太さの平均は０．１ｍｍ以上で，かつ０．５ｍｍ以下」に拡張するとともに，巻き上げロープが「非被覆状態である」という限定を省くことによって，補正発明を上位概念化したものである。したがって，補正前発明の下位概念である補正発明が引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６に基づいて当業者が格別の創意を要することなく想到できたものであるから，補正前発明も同様の理由により当業者が格別の創意を要することなく想到できたものである。
さらに，補正前発明の下位概念である補正発明が先願発明と実質的に同一であることから，補正前発明も先願発明と実質的に同一である。また，補正前発明の発明者は先願発明の発明者と同一ではなく，また，本件出願の時において，その出願人が先願発明についての出願人と同一でもない。
②よって，補正前発明は，引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。さらに，補正前発明は，先願発明と実質的に同一であり，しかも，補正前発明の発明者が先願発明の発明者と同一ではなく，また，本件の出願の時において，その出願人が先願発明についての出願人と同一でもないので，補正前発明は，特許法１８４条の１３で読み替えて適用される同法２９条の２の規定により，特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用文献記載の発明との間の相違点１に関する判断の誤り）審決が，周知技術２について，８ｍｍ以下の太さのワイヤロープ自体がありふれた周知のものであることを裏付けるために挙げている文献は，いずれも補正発明の進歩性の有無を検討する材料として用いるには相応しくない。その理由を以下説明する。
(1)「ワイヤロープハンドブック」（ワイヤロープハンドブック編集委員会編，日刊工業新聞社，平成７年〔１９９５年〕３月３０日発行，甲１５）審決は，甲１５の７５４頁「７．１．１ミニロープの規格と使用分野」に，ミニロープの使用分野がほとんどすべての分野に拡大するようになったと記載されているとして，ミニロープの存在をもって，８ｍｍ以下の太さのワイヤロープ自体がありふれた周知のものであるとしている。
しかし，ミニロープの直径は一般には直径３ｍｍ程度まであり得る（同頁参照）ことに鑑みると，たとえ個人住宅用エレベータで８ｍｍ径の巻上ロープの仕様が実際に認められてエレベータ用巻上ロープの太さを８ｍｍ以下とすることが周知技術１として当業者に認識されていたとしても，当業者は８ｍｍの半分以下の直径となり得るミニロープをエレベータ用巻上ロープとして使用しようとは考えないのが通常である。仮にミニロープをエレベータ用巻上ロープとして使用しようとする当業者がいたとすれば，それは当業者としての通常程度を超えた創意を必要としたのであり，当該ミニロープの存在をもってして「８ｍｍ以下の太さのワイヤロープ自体がありふれた周知のもの」と結論付けるべきではない。甲１５の７５４頁が，ミニロープの応用的使用分野の拡大を述べているとしても，実際，具体的にエレベータ用巻上ロープが拡大された使用分野として挙げられているわけではない。したがって，甲１５を周知技術２を立証するための文献として用いることは誤りである。また，ＪＩＳＧ    ３５２５：１９９８（甲１６）の付表５には，公称径が６ｍｍおよび６．３ｍｍのものが記載され，ＩＳＯ４３４４Ｆｉｒｓｔ    Ｅｄｉｔｉｏｎ－１９８３－１２－０１（甲３２）のＴａｂｌｅ２では，Ｎｏｍｉｎａｌ    ｄｉａｍｅｔｅｒ（公称径）が６ｍｍのものが記載されているが，これらの公称径についても直径３ｍｍのミニロープとは２倍の差があるため，やはりミニロープをエレベータ用巻上ロープとして使用しようとは考えないのが通常である。したがって，甲１５を周知技術２を立証するための文献として用いることは誤りであるという結論は変わらない。
なお，特開平９－２１０８４号公報（甲１７）には略４ｍｍφのワイヤロープが記載されていたとしても，このワイヤロープは補正発明と異なり，ロープ本体に被服層が被覆されているものであって，「巻上ロープは非被覆状態である」という点について構成が異なる。そのため，エレベータの技術分野について正しい知識を有する当業者であれば，甲１７に略４ｍｍφのワイヤロープが存在するからといって，甲１５に記載のミニロープもまたエレベータ用巻上ロープとして適用できると考えるべきではない。
(2)特開平６－２４０５９０号公報（甲１８）


上記公報には，充分なゴムを浸透させそれにより最大の補強効果を有するマルチストランドスチールコードが記載されている（段落【０００３】参照）。すなわち，図２や段落【００２８】が示すように，コード全体の個々の鋼素線をすべてゴムで囲んで使用することを想定している。補正後発明の巻上ロープが非被覆状態であることに鑑みると，上記公報のコードとはエレベータの部品として実際に使用する際に採られる構成が本質的に異なるので，かかるコードを補正発明の進歩性を判断する際の周知技術として用いることは誤りである。
(3)特公平７－９１６２１号公報（甲１９）
上記公報には，径０．３３ｍｍの素線を加工して製造されたワイヤロープが開示されている（段落【００１２】参照）。
ここで補正発明を鑑みるに，巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有するのみならず，鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上０．２ｍｍ以下であることもまた発明特定事項として定義されている。すなわち，鋼ワイヤの太さの平均値の点で補正後発明と上記公報に開示のロープは異なる構成をしている。「巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し」ているという構成上の特徴は，それのみを独立して捉えるべきではなく，「巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるなど他の構成上の特徴を満たしつつも備えることに意味を有する構成であることを見落とすべきではない。
したがって，ワイヤロープの太さは８ｍｍ以下であっても鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上０．２ｍｍ以下の範囲にないワイヤロープが開示された同公報を，補正発明の進歩性を判断する材料として用いることは誤りである。(4)国際公開第００／３７７３８号（甲２０。甲２１は日本語訳に相当）この国際公開には，約１.６ｍｍの直径を有するコードがエラストマに挿入されているエレベータ用の平形ロープが開示されている。すなわち，かかる技術を用いた場合，カウンタウエイト及びエレベータカーをそれらの各経路上に支持するものは，「実質的に円形の断面の」巻上ロープではなく，平形ロープである。また，約１.６ｍｍの直径を有するコードは実質的にエラストマに被覆されることとなる。このように，たとえ８ｍｍ以下の直径を有するコードが開示されていようとも，当該コードは平形ロープの構成要素となる点，及びエラストマに被覆されている点の二点において補正発明とは構成が本質的に異なるので，かかるコードが記載された文献を補正発明の進歩性を判断する際に用いる周知技術とすることは誤りである。
(5)小活
以上のとおり，審決が認定した周知技術２，すなわち８ｍｍ以下の太さのワイヤロープがありふれた周知のものであるという認定は根拠のないものであり，かかる誤った認定を前提にした「相違点１に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が格別の創意を要することなく想到できたことである」という判断は，審決の結論に影響する誤った判断である。
２取消事由２（引用文献記載発明との間の相違点２に関する判断の誤り）審決は，相違点２を認定しながらも，巻上用のワイヤロープを０．３ｍｍ程度の太さの鋼ワイヤで構成することは周知技術（周知技術４）であり，巻上ロープを構成する素線の太さを低減しようとすることは周知の技術課題（周知の技術課題２）であるため，具体的な素線の太さとして「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」に決定し，相違点２に係る補正後発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことであると判断した。
しかし，０．３ｍｍの太さの鋼ワイヤを０．１～０．２ｍｍに細くする場合，数値としてその差をみればわずか０．１ｍｍ～０．２ｍｍの低減であるものの，太さの低減率で考えれば約３３．３～６６．６％にも及ぶ。少なくとも３３％も太さを低減することが，当業者にとって「格別の創意を要することなく想到できた」はずはない。実際に，本件出願の優先日の時点において，補正発明に係る巻上ロープと構成を同じくする，鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるワイヤロープは存在しない。
この点，審決は，特開平６－２４０５９０号公報等を周知技術５として挙げている。しかし，特開平６－２４０５９０号公報（甲１８）に開示されたスチールコードは，巻上ロープは非被覆状態である補正発明とは異なり，実際の使用に当たっては十分なゴムを浸透させることを前提とするものである（例えば，段落【０００３】参照）。２００１－１０６４５３号公報（甲２４）に開示されたワイヤロープは，液圧エレベータに用いられるワイヤロープである点で，巻上機が１組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，巻上ロープはカウンタウエイト及びエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータに係る発明である補正発明とは全く異なる。特開平１０－１３２０３５号公報（甲２５）に従来技術として開示されたワイヤロープはエレベータ用として使用できる旨の言及もない上に，公報の趣旨自体ワイヤロープの熱処理方法に関するものである。実開平７－１５７９６号公報（甲２６）に開示されたワイヤーロープは，あくまで窓操作用のロープであり，エレベータ用の巻上ロープとして使用することを想定していない。そして，国際公開第００／３７７３８号（甲２０。特表２００２－５３３２７６号公報〔甲２１〕を日本語訳として参照）に開示されたエレベータ用引張り部材は，平坦な形状を主な特徴としている（甲２０の３頁１１行～１２行及び甲２１段落【００１０】参照）。しかし，これらの公報に開示されたワイヤロープ又はそれに相当する部材はいずれも，補正発明に係るエレベータとは本質的に異なる構成下でのみ使用されるものである。そのため，構成上の制限を無視して，単に鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下である点のみを都合良く取り出して，補正発明の進歩性の有無を判断するための周知技術として挙げるべきではない。したがって，補正発明に係るエレベータに関する技術分野の範囲では，鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるワイヤロープはありふれた周知技術とはいえない。


以上のとおり，周知技術４及び周知の技術課題２に基づいて素線を鋼ワイヤとするとともにその太さの平均を低減，特に「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」の値に決定することは，当業者にとって高度な創意を必要とすることである。また，周知技術５として挙げられた公報は，それらに記載された技術の構成上の観点から，引用文献の発明の巻上ロープを「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」に低減することは容易であったことを推認させる技術とはならない。なお，審決は，鋼ワイヤの太さの平均を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」と限定する点につき，周知技術４と比較しての臨界的な意義を認めることはできないとしている。しかし，補正発明で鋼ワイヤの太さの平均を０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下とする理由の一面には，明細書段落【００２４】にも記載されているように，「細い鋼ワイヤは，太いワイヤより強い材料から製造できる」という側面がある。周知技術４として挙げられた公報はどれも材料選択の優位性については述べていない。そもそも，特開平１１－１２９６７号公報（甲２３）に至っては，作業ゴンドラ装置等に用いるワイヤロープの開示文献であり，補正発明とは全く技術分野が異なる。そのため，補正発明は，これらの公報に記載された発明が有する効果とは異質な効果を有するといえる。本件補正発明で特定した数値限定に対して技術的意義や臨界的異議がないと決めつけ，当業者が通常なし得る程度の単なる設計的事項にすぎないものであるとして補正発明と引用文献記載の発明の間に存する相違点２を認めなかった審決の判断は誤りである。
３取消事由３（引用文献記載発明との間の相違点３に関する判断の誤り）審決は，相違点３を認定しながらも，エレベータ用の巻上ロープは非被覆状態で用いることが通常である（周知技術６）とし，引用文献記載の発明において昇降ロープを非被覆状態とし，相違点３に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことであると判断した。審決は，周知技術６を裏付ける文献として，特開昭５９－１０２７８７号公報（甲２７）と，特開２００１－１９２１８３号公報（甲２８）を挙げている。ところが，甲２７の場合，図１を見ると，ロープ６とトラクションシーブ本体３の間の接触角は明らかに１８０°未満であり，明細書にも接触角に関する特別の記載は見当たらない。同様に，甲２８の場合も，ロープ１とシーブ４の間の接触角は明らかに１８０°未満であり，明細書にも接触角に関する特別の記載は見当たらない。他方，補正発明では，「巻上ロープとトラクションシーブの間の接触角は１８０°以上」と定義されている。すなわち，補正発明と周知技術６として挙げられた公報に記載の技術とでは，接触角に関する構成が異なる。かかる構成上の相違を無視して甲２７及び甲２８を周知技術６として挙げて下した判断は，審決の結論に影響する誤った判断である。
４取消事由４（先願発明との間の相違点４に関する判断の誤り）相違点４は，素線の材質が鋼で一致していることを除けば，相違点２と同じある。そのため，審決は，相違点４の検討に際しても，相違点２の検討の場合と同様に，周知の技術課題２並びに周知技術４及び５に基づいて，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた微差程度のことにすぎないと判断した。
しかし，前記のとおり，周知技術４及び周知の技術課題２に基づいて素線を鋼ワイヤとするとともにその太さの平均を低減，特に「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」の値に決定することは，当業者にとって高度な創意を必要とすることである。また，周知技術５として挙げられた公報は，それらに記載された技術の構成上の観点から，引用文献の発明の巻上ロープを「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」に低減することは容易であったことを推認させる技術とはならない。したがって，審決が周知の技術課題２並びに周知技術４及び５に基づいて下した相違点４に関する判断は，審決の結論にも影響する誤ったものである。５取消事由５（先願発明との間の相違点５に関する判断の誤り）相違点５は，相違点３と同じである。そのため，審決は，相違点５の検討に際しても相違点３の検討の場合と同様に，周知技術６に基づいて，先願発明において，補正発明の巻上ロープに相当する支持ケーブルを非被覆状態とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた微差程度のことにすぎないと判断した。しかし，前記のとおり，補正発明と周知技術６として挙げられた公報に記載の技術とでは，接触角に関する構成が異なり，補正発明を先願発明と対比する際に参酌する周知技術とすべきではない。
したがって，かかる構成上の相違を無視して甲２７及び甲２８を周知技術６として挙げて下した相違点５に関する判断は，審決の結論にも影響する完全に誤った判断である。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)原告の主張は，要するに，周知技術２を立証するために例示した甲１５，１８～２０それぞれは，補正発明で特定された巻上ロープの太さ，断面形状，被覆状態，及び鋼ワイヤの太さのいずれかが異なっており，補正発明の巻き上げロープとは本質的に異なっているということである。
しかし，審決は，「８ｍｍ以下の太さのワイヤロープ自体がありふれた周知のもの」であることを「周知技術２」とし，この「周知技術２」を裏付けるために甲１５，１８～２０を例示したのであって，これら甲１５，１８～２０に，補正発明のエレベータ用巻上ロープの断面形状，被覆状態，及び鋼ワイヤの太さ等に関して記載されているとは判断していない。
そして，審決は，巻上ロープの太さを低減しようとすることが周知の技術課題１であるとともに，エレベータ用巻上ロープの太さを８ｍｍ以下とすることが周知技術１であり，８ｍｍ以下の太さのワイヤロープが周知技術２であり，さらに，巻上ロープの断面形状を「実質的に円形」とすることが周知技術３であることから，引用文献記載の発明において，上記周知の技術課題１を解決するために周知技術１及び２を適用するとともに，周知技術３を適用して，相違点１に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が格別の創意を要することなく想到できたと判断したものである。


(2)また，原告は「巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し」という構成のみを独立した相違点として捉えるべきではない旨を主張している可能性もあるので，念のために補足すると，審決は，補正発明において，上記周知技術２を示すだけでなく，「エレベータ用巻上ロープの太さを８ｍｍ以下とする」点については周知技術１に示されている（１１頁３３行～１２頁６行），「実質的に円形の断面」である点については周知技術３に示されている（１２頁２２行～３４行），「巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」である点については周知技術４及び５に示されている（１３頁９行～２３行），及び「巻上ロープは非被覆状態である」点については周知技術６に示されている（１４頁２２行～１５頁５行）とした上で，「巻上ロープの形状や太さは，エレベータに想定される運用条件や，巻上ロープのほかの構成等に応じて，設計段階で適宜決定すべき事項である」（１２頁３５行～３６行），「巻上ロープを構成する素線の材質や太さについては，巻上ロープに要求される性能に応じて，巻上ロープの太さやほかの構成等と併せて，設計段階で適宜決定すべき事項である」（１３頁２４行～２６行），及び「補正発明を全体としてみても，その奏する効果は，引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６から当業者が予測できた範囲内のものであり，格別に顕著な効果ではない。」（１５頁９行～１１行）のように，補正発明の巻上ロープの上記の個々の構成について個別に判断するのみではなく，上記の個々の構成を考慮して総合的にも判断している。
したがって，相違点１に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が格別の創意を要することなく想到できたことであるとした審決に誤りはない。
２取消事由２に対し
(1)    原告は，０．３ｍｍの太さの鋼ワイヤを０．１～０．２ｍｍに細くする場合，数値としてその差をみればわずか０．１ｍｍ～０．２ｍｍの低減であるものの，太さの低減率で考えれば約３３．３～６６．６％にも及ぶのであり，少なくとも３３％も太さを低減することが，当業者にとって格別の創意を要することなく想到できたはずはない旨を主張する。
しかし，鋼ワイヤの低減率が少なくとも３３％であるとしても，エレベータ，クレーン等の巻上機に用いる巻上用のワイヤロープを，０．３ｍｍ程度の太さの鋼ワイヤで構成することは周知技術４であり，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープは，周知技術５である（これは，補正発明の鋼ワイヤの太さと同等である。）。また，巻上ロープを構成する素線の太さを低減しようとすることは，周知の技術課題２であることから，引用文献記載の発明においても内在する自明の課題である。しかも，技術の改良に際して当該技術分野における周知の技術事項の適用を試みることは，当業者に期待される通常の創作活動の範囲のことである。してみると，引用文献記載の発明において，上記周知の技術課題２を解決するために，周知技術４及び５を適用して，相違点２に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことである。
また，原告は，「実際に，本件出願の優先日の時点において，補正発明に係る巻上ロープと構成を同じくする，鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるワイヤロープは存在しない」旨を主張するが，当該主張の根拠となる証拠も何ら示されておらず，また，仮に，当該主張が事実であるとしても，このようなワイヤロープが実際に存在したかどうかと，当業者が容易に発明をすることができたかどうかとは別問題であり，実際に存在しなかったことを根拠として，当業者が容易に発明をすることができたものではないと結論することはできないので，原告の主張は失当である。
(2)原告は，周知技術５を立証するために例示した甲１８，２４～２６及び２０のそれぞれについて，「補正発明に係るエレベータとは本質的に異なる構成下でのみ使用されるもの」であり，「補正発明に係るエレベータに関する技術分野の範囲では，鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるワイヤロープ」を示すものではなく，したがって「引用文献の発明の巻上ロープを０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下に低減することは容易であったことを推認させる技術とはならない」旨を主張する。


しかし，審決で示した周知技術５は，「鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるワイヤロープがありふれた周知のもの」，すなわち，鋼ワイヤの太さについて「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」という数値が，当業者において従前には想像できなかったような極めて小さな数値であるとか，到底実現不可能な数値であるとは認識されておらず，鋼ワイヤの太さを小さな数値に決定する場合，幅広い技術分野においてその候補となり得る程度のありふれた数値であるということを示している。審決は，この周知技術５を裏付けるために甲１８，２４～２６及び２０を例示したのであって，補正発明のロープの断面形状や被覆状態，使用する技術分野等に関して甲１８，２４～２６及び２０号証に開示されているとは判断していない。なお，原告が主張するように，これら甲１８，２４～２６及び２０はロープとしての具体的な構成がそれぞれ異なるが，それにもかかわらず「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」という鋼ワイヤの太さにおいて共通しているということは，取りも直さず「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」が種々のロープに採用され得るありふれた数値であることの証左にほかならない。また，原告は，鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下である点のみを都合良く取り出して，補正発明の進歩性の有無を判断するための周知技術として挙げるべきではない旨も主張する，前記のとおり，審決は，「巻上ロープを構成する素線の材質や太さについては，巻上ロープに要求される性能に応じて，巻上ロープの太さやほかの構成等と併せて，設計段階で適宜決定すべき事項である」（１３頁２４行～２６行），及び「補正発明を全体としてみても，その奏する効果は，引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６から当業者が予測できた範囲内のものであり，格別に顕著な効果ではない。」（１５頁９行～１１行）のように，補正発明の巻上ロープの鋼ワイヤの太さについて個別に判断するのみではなく，ほかの個々の構成と併せて総合的にも判断している。(3)補正発明において，鋼ワイヤの太さの平均を０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるとの数値に限定することの意義について検討する。まず，「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」という数値の技術的意義について，本願明細書には，「本発明に適用可能なロープは，ワイヤ太さが平均で０．４ｍｍ以下である。強力ワイヤからなる良好に適用可能なロープは，平均ワイヤ太さが０．３ｍｍ，または０．２ｍｍ以下でさえある。たとえば，細いワイヤの強力な４ｍｍロープは，ロープ完成時の平均ワイヤ太さが０．１５～０．２５ｍｍの範囲にあるようなワイヤから比較的経済的に撚って作ることができる。一方，最も細いワイヤはわずかに約０．１ｍｍの太さを有するものでもよい。」（甲４，段落【００１２】），「細いワイヤを使用すれば，ロープ自体を細くできる。これは，細い鋼ワイヤは，太いワイヤより強い材料から製造できるからである。たとえば，０．２ｍｍワイヤを用いれば，かなり良好な構造の太さ４ｍｍのエレベータ巻上ロープを製造できる。使用する巻上ロープの太さや他の理由に応じて，鋼ワイヤロープの各ワイヤは，好ましくは０．１５ｍｍと０．５ｍｍの間の太さを有するのがよく，この範囲では，個々のワイヤでさえ，十分な耐磨耗性，および損傷に対する十分に低い脆弱性を有する良好な強度特性の鋼ワイヤが容易に入手できる。」（甲５，段落【００２４】）等と記載されている程度である。これらの記載からは，ワイヤ太さに関して，「細いものが好ましい」（これは，周知の技術課題２と共通する。），せいぜい，「強いワイヤを用いればワイヤ太さを小さく，ロープを細くできる」という程度の技術的意義が示されているにすぎない。また，鋼ワイヤの具体的な太さについては，「０．４ｍｍ以下」，「０．３ｍｍ以下」，「０．２ｍｍ以下」，「０．１ｍｍ」，「０．１５ないし０．２５ｍｍの範囲」，「０．１５ないし０．５ｍｍの範囲」というような適宜の値を取り得ることが示されており，鋼ワイヤの太さを決定するに際しては，これらの複数ある選択肢から適宜選択したという意味を越えて，格別の技術的意義は存在しない。してみると，補正発明における「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」という限定に格別の技術的意義や有利な効果が存在しないことから，鋼ワイヤの太さの平均を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」とする点に臨界的な意義はない。なお，臨界的な意義とは，「請求項に係る発明が引用文献記載の発明の延長線上にあるとき，すなわち，両者の相違が数値限定の有無のみで，課題が共通する場合は，有利な効果について，その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される」，この顕著な差異のことである（審査基準第Ⅱ部第２章２．５（３）④参照。）。原告は，臨界的な意義について，補正発明で鋼ワイヤの太さの平均を０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下とする理由の一面には，明細書段落【００２４】にも記載されているように，「細い鋼ワイヤは，太いワイヤより強い材料から製造できる」という側面があるところ，周知技術４として挙げられた公報はどれも材料選択の優位性については述べておらず，そのため，補正発明には，審決が掲げた公報に記載された発明が有する効果とは異質な効果を有するといえる旨を主張する。しかし，補正発明と同様の太さの鋼ワイヤは，上記のとおり，上記周知技術４及び５に示されているのであるから，上記の効果は上記周知技術４及び５にも内在する効果であり，異質な効果とはいえない。しかも，上記の効果は，太いワイヤに対する細いワイヤの相対的な一般的効果を示しているにすぎず，鋼ワイヤの太さの平均を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」とすることに対応する効果ではない。(4)なお，原告は，周知技術４を立証するために例示した文献の一つである甲２３が「作業ゴンドラ装置等に用いるワイヤロープ」であり，補正発明とは全く技術分野が異なる旨を主張する。


しかし，甲２３には，「作業用ゴンドラ装置やクレーン装置等の機器において，その機器系統内での荷重の負担…（中略）…に用いることができる…（中略）…ワイヤロープ」（段落【０００１】），「巻上機から導出された昇降用のワイヤロープでゴンドラを支持し，このゴンドラ内に作業員が乗り込んで所定の作業を行う」（段落【０００２】）等の記載がある。そして，作業用ゴンドラ装置はエレベータと同じく人間が乗り込むため厳しい安全基準が要求されるものであることや，例えば「このようなワイヤロープ１００は，…（中略）…具体的な用途としては，…（中略）…クレーン用，エレベータの吊持用，…（中略）…等が挙げられる。」（甲１７，段落【０００６】），「本発明のロープは，前述のエレベータ以外の用途にも利用が可能である。その１つとして，揚重用クレーンに適用した場合…（後略）…」（甲２２，段落【００７０】），及び「１．適用範囲この規格は，機械，エレベータ，建設，…（中略）…などに用いる一般用ワイヤロープ（以下，ロープという。）について規定する。」（甲１６第２頁８行～９行。クレーン用途は「建設」に含まれる。）と記載されているように，エレベータ用とクレーン用とでは共通のワイヤロープが用いられることが広く知られていることからも明らかなように，甲２３に記載されたワイヤロープは，補正発明とは全く技術分野が異なるものではない。また，原告は甲２３のみを殊更取り上げて反論しているが，審決において周知技術４を立証するために例示した甲１７，１９，２２には「エレベータの巻上機に用いる巻上用のワイヤロープ」が示されている。
(5)したがって，相違点２に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことであるとした審決に誤りはない。
３取消事由３に対し
審決は，「エレベータ用の巻上ロープは，非被覆状態で用いることが通常」であることを周知技術６とし，この周知技術６を裏付けるために甲２７及び２８を例示したのであって，甲２７及び２８は，補正発明における「巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角が１８０°以上」であることに関して示したものではない。そして，補正発明における「巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角が１８０°以上」であることは，原告も認めるとおり，引用文献記載の発明に示されている。
本願明細書には，「転向プーリを使用する接触角を増すことによって，トラクションシーブと巻上ロープの間の把持力を向上できる。」（甲５，段落【００１３】），「被覆ロープまたは非被覆ロープのどちらも使用できる。」（甲８，段落【００４５】）と記載されているように，巻上ロープを非被覆状態で用いることに格別の技術的意義はなく，また巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角を１８０°以上とすることの技術的意義は，トラクションシーブと巻上ロープの間の把持力を向上することにある。そして，本願明細書には，「巻上ロープを非被覆状態で用いること」と「巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角を１８０°以上とすること」との技術的関連性を示す記載や示唆はない。してみると，エレベータ用の巻上ロープを非被覆状態で用いることと，巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角を１８０°以上とすることとは，技術的関連性のない独立した技術事項といえるから，相違点３を判断するに際し，「巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角を１８０°以上とすること」を考慮する理由はない。さらに，前記のとおり，審決は，「補正発明を全体としてみても，その奏する効果は，引用文献記載の発明，周知の技術課題１及び２，周知技術１ないし６から当業者が予測できた範囲内のものであり，格別に顕著な効果ではない。」（１５頁９行～１１行）としたように，補正発明全体について総合的に判断している。
したがって，相違点３に係る補正発明の発明特定事項とすることは，当業者が設計上適宜に決定できた程度のことであるとした審決に誤りはない。
４相違点４に対し
前記のとおり，審決における相違点２についての判断に誤りはなく，同様の理由により，相違点４についての判断にも誤りはない。
５相違点５に対し
前記のとおり，審決における相違点３についての判断に誤りはなく，同様の理由によって，相違点５についての判断にも誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用文献記載の発明との間の相違点１に関する判断の誤り）に
ついて
(1)本件補正後のものを含む本願明細書（甲４，甲５，甲８，甲１１）によれば，補正の前後を通じての本願発明は，エレベータ，好ましくは機械室なしエレベータに関するものであり，主たる適用領域は，乗客や貨物の輸送に設計されたエレベータであって，巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，この1組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み，カウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するものであること，その第１の目的は，建物及びエレベータシャフト内で従来より効率的な空間利用をさらに行なえる機械室なしエレベータを開発することであり，第２の目的は，エレベータの大きさや重量，又は少なくともその機械装置の大きさや重量を減らすことであり，第３の目的は，細い巻上ロープや小さいトラクションシーブを有し，巻上ロープがトラクションシーブに良好に把持／接触するエレベータを達成することであって，その際，基本的なエレベータ配置を変更できる可能性を損なうことなく達成するようにしたものであり，そのために，実質的に円形の巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し，又はトラクションシーブの径は３２０ｍｍ以下であり，巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は１８０°以上としたものであることが認められる。
(2)甲１５（ワイヤロープハンドブック編集委員会編「ワイヤロープハンドブック」，日刊工業新聞社，平成７年〔１９９５年〕３月３０日発行）の記載（６３２頁１０行～１７行）によれば，エレベータの巻上ロープの太さを低減しようとすることは周知の技術的課題（周知の技術的課題１）であると認められる。また，甲１５，甲１６（ＪＩＳＧ    ３５２５：１９９８），甲３２（ＩＳＯ４３４４Ｆｉｒｓｔ    Ｅｄｉｔｉｏｎ－１９８３－１２－０１），甲１７（特開平９－２１０８４号公報）の記載によれば，エレベータ用巻上ロープの太さを８ｍｍ以下とすることは，周知技術（周知技術１）であると認められる。さらに，甲１５の６２５頁，甲１６の表１，甲１７の図６，甲１８（特開平６－２４０５９０公報）の図１，２によれば，エレベータにも用いられるワイヤロープにおいて，実質的に円形の断面のロープは周知技術（周知技術３）であることが認められる。


そうすると，補正発明と「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し，該1組の巻上ロープは複数の巻上ロープを含み，該   1組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて，前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は１８０°以上であり，前記巻上ロープは素線を構成要素とする，エレベータ」である点で一致する引用文献記載の発明においても，周知の技術的課題１が内在していると認められるから，それらと共通するエレベータ，特にワイヤロープに係る技術分野に属する周知技術１及び周知技術３を引用文献記載の発明に適用することで，「相違点１」の構成である「補正発明では，巻上ロープが『実質的に円形の断面』であり，『前記実質的に円形の巻上ロープは８ｍｍ以下の太さを有し』ている」構成を想到することは，当業者が容易になし得たことであるというべきである。(3)原告は，審決が，８ｍｍ以下の太さのワイヤロープ自体がありふれた周知のもの（周知技術２）であることを裏付けるために挙げている文献は，いずれも進歩性の有無を検討する材料として用いるには相応しくないと主張する。しかし，８ｍｍ以下の太さのワイヤロープそれ自体がありふれた周知のものでないとしても，前記のとおり，エレベータ用巻上ロープの太さを８ｍｍ以下とすることは周知技術（周知技術１）であると認められるのであるから，周知技術２の周知性の有無により相違点１の判断が変わるものではなく，審決の結論に影響を及ぼすものではない。
なお，原告は，甲１５に記載されたミニロープのエレベータ用への適用に関し，特開平９－２１０８４号公報（甲１７）には略４ｍｍφのワイヤロープが記載されているとしても，このワイヤロープは補正発明と異なり，ロープ本体に被覆層が被覆されているものである旨主張する。
確かに，甲１７に記載されたロープは被覆層が形成されている。しかし，後記３における取消事由３についての判断のとおり，そもそも補正発明において被覆層を形成するか否かは選択的事項に位置付けられているにすぎないことに照らすと，その直径が４ｍｍであることをもって周知技術を認定することを妨げるものではないというべきである。
２取消事由２（引用文献記載の発明との間の相違点２に関する判断の誤り）に
ついて
(1)甲１７，甲２２（特開２００１－２６２４８２号公報），甲２３（特開平１－１２９６７号公報）の記載によれば，エレベータ，クレーン等の巻上機に用いる巻上用のワイヤロープを，０．３ｍｍ程度の太さの鋼ワイヤで構成することは，周知技術（周知技術４）であると認められる。
また，甲１８（特開平６－２４０５９０号公報），甲２４（特開２００１－１０６４３号公報），甲２５（特開平１０－１３２０３５号公報），甲２６（実開平７－１５７９６号公報），甲２０（国際公開第００／３７７３８号，特表２００２－５３３２７６号公報〔甲２１〕が翻訳文に相当）によれば，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープを構成することは，ありふれた周知技術（周知技術５）であると認められる。
すなわち，エレベータ，クレーン等の巻上機に用いる巻上用のワイヤロープを０．３ｍｍ程度の太さの鋼ワイヤで構成することは周知技術４であると認められ，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープを構成することは，ありふれた周知技術５であると認められる。そうすると，一般に，周知技術を採用することは，当業者であれば必要に応じて適宜なし得るものであるから，引用文献記載の発明に周知技術４を適用することは単なる設計上の事項にすぎないものである。そして，その際，前記のとおり，エレベータの巻上ロープの太さを低減しようとすることが周知の技術的課題１と認められることからすれば，さらに太さを低減するために，その構成要素である素線やストランドの構成と合わせて素線の太さを細くすることも選択肢となることはその機序に照らして容易に認められるから，素線について，より細い径を選択することも設計上可能であるというべきである。すなわち，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープ自体がエレベータ用であるか否かはともかくとして，これは普通に使用されるワイヤロープの構成材料であるから（周知技術５），引用文献記載の発明に周知技術４を適用する際に，かかる周知技術５の知見を得て，そのワイヤロープの鋼ワイヤの太さの平均を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」に設定することは当業者であれば容易に想到し得たものというべきである。
また，引用文献記載の発明に周知技術４を適用する際に，かかる周知技術５の知見を加えて，そのワイヤロープの鋼ワイヤの太さの平均を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」に設定することを妨げる事情は見当たらない。むしろ，本願明細書の段落【００１２】には，平均のワイヤ太さが，「０．４ｍｍ以下」，「０．３ｍｍ，または０．２ｍｍ以下」，「０．１５～０．２５ｍｍの範囲」又は「約０．１ｍｍ」というような幅のある任意の値を選択することができることが記載されており，選択し得る値には，周知技術４の鋼ワイヤの太さも含まれることになるのであるから，補正発明が，鋼ワイヤの太さの平均が「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」であるワイヤロープという構成を採用したことに格別の技術的意義を認めることはできない。


よって，相違点２は，引用文献記載の発明に周知技術４を適用する際に，周知技術５を考慮して当業者が適宜設定し得る事項でしかなく，また，その効果も，格別の意義を呈するようなものではないというべきである。相違点２は，当業者が容易に想到することができたことと認められ，同旨の判断をした審決に誤りはない。(2)原告は，０．３ｍｍの太さの鋼ワイヤを０．１～０．２ｍｍに細くすることは，太さの低減率で考えれば約３３．３～６６．６％にも及ぶので，格別の創意を要するものであるし，実際に，本件出願の優先日の時点において，補正発明に係る巻上ロープと構成を同じくする鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるエレベータ用のワイヤロープは存在しなかったと主張する。しかし，前記のとおり，０．３ｍｍの太さの鋼ワイヤを０．１～０．２ｍｍに細くすることは当業者が容易に想到することができたことであって，太さの低減率や本件出願の優先日の時点において，補正発明に係る巻上ロープと構成を同じくする鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下であるエレベータ用のワイヤロープは存在しなかったことをもって想到困難であるということはできない。(3)また，原告は，審決が示した周知技術５の根拠となった文献にかかる技術は，補正発明に係るエレベータとは本質的に異なる構成下でのみ使用されるものであるから，構成上の制限を無視して，単に鋼ワイヤの太さの平均が０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下である点のみを都合良く取り出すことはできないと主張する。しかし，審決は，周知技術５により，「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」という鋼ワイヤの太さがワイヤロープを構成するものとしてありふれた数値の範囲であることを示しているにすぎないのであるから，エレベータと同様の構成下で使用される鋼ワイヤの太さについての周知技術を審決が認定したことを前提とするかのような原告の主張は，審決を正解しないものであって，採用することができない。(4)さらに，原告は，本願明細書には，「細い鋼ワイヤは，太いワイヤより強い材料から製造できる」（段落【００２４】）との記載があるところ，周知技術４として挙げられた公報はどれも材料選択の優位性の側面については記載されておらず，補正発明は周知技術４，５とは異なる異質の効果を有すると主張する。しかし，補正発明と同様の太さの鋼ワイヤは，上記のとおり，周知技術４及び５に示されているところ，補正発明の鋼ワイヤの太さの効果は周知技術４及び５にも内在する効果であって，異質な効果とはいえない。また，本願明細書に記載されている効果（段落【００２４】）は，太いワイヤに対する細いワイヤの相対的な一般的効果を示しているにすぎず，鋼ワイヤの太さの平均を「０．１ｍｍ以上かつ０．２ｍｍ以下」とすることに対応する効果ではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。３取消事由３（引用文献記載の発明との間の相違点３に関する判断の誤り）に
ついて
(1)甲２７（昭５９－１０２７８７号公報），甲２８（特開２００１－１９２１８３号公報）の記載によれば，エレベータ用の巻上ロープにおいて，当該ロープを非被覆状態で用いることは，周知技術（周知技術６）であると認められる。また，本願明細書の段落【００４５】には，本願発明を適用することによって達成できる利点の一つとして，「・・・被覆ロープまたは非被覆ロープのどちらも使用できる。・・・」との記載がある。
そうすると，相違点３の「補正発明では，『巻上ロープは非被覆状態である』のに対し，甲１は，巻上ロープが被覆されているかどうかが明らかではない点」は，周知技術６の差異にすぎない上，補正発明においても，非被覆とするか否かは選択的事項と位置付けられているから，当業者が必要に応じて適宜採用し得る事項にすぎないものである。
よって，相違点３は，当業者が容易に想到することができたことであるというべきである。
(2)原告は，甲２７，甲２８を見ると，接触角は明らかに１８０°未満であり，明細書に接触角に関する特別の記載はないのに対して，補正発明は，「巻上ロープとトラクションシーブの間の接触角は１８０°以上」と特定しているので，両者は，接触角に関する構成が異なるものであって，かかる構成上の相違を無視して周知技術６を認定した判断は誤りであると主張する。


平成２７年３月５日判決言渡
平成２６年（ネ）第１００６９号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２４年（ワ）第２８２０１号）
口頭弁論終結日平成２６年１２月１７日
判         決
控訴人（原告）         日本鋳   鉄管株   式会社訴訟代   理人弁   護士         石戸孝   則
弁理士         石橋良   規
補佐人弁理士          石川泰   男
被控訴   人（被   告）         新東工   業株式   会社訴訟代   理人弁   護士         杉山直   人
補佐人弁理士          白銀   博
主         文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，金２６６７万円及びこれに対する平成２４年１０月２３日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人による鋳鉄の製造設備製品（被控訴人製品）の販売が控訴人の特許権（本件特許権）の侵害に当たる旨主張して，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償（元金２６６７万円及びこれに対する附帯請求として不法行為の後である平成２４年１０月２３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。原判決は，被控訴人製品が本件特許権の技術的範囲に属しないとして，控訴人の請求を棄却したので，控訴人が控訴した。
２争いのない事実（後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。）
(1)当事者
控訴人は，主にダクタイル鉄管，ダクタイル鋳鉄異形管及びダクタイル鉄蓋等の開発，製造及び販売等を目的とする株式会社であり，本件特許権を有している。被控訴人は，主に鋳造装置及び表面処理装置等の製造及び販売を目的とする会社である。
(2)特許庁における手続の経緯等
控訴人は，平成１４年１１月１９日，発明の名称を「ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」とする発明について特許出願し（特願２００２－３３４６６５号），平成１７年６月１０日，設定登録を受けた（特許第３６８５７８１号。本件特許）。控訴人は，平成２１年６月２日，本件特許につき無効審判請求（無効２００９－８００１２１号）をされたため，同年８月２４日，請求項１にある「黒鉛球状化処理装置」を後記(3)アの下線部のとおり，「ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置」に減縮することを含む訂正請求をし（本件訂正），特許庁は，平成２２年１月２５日，本件訂正を認めた上で，無効審判を不成立とする審決をし，平成２４年２月２４日，同審決は確定した（甲３）。
被控訴人は，平成２５年１月９日，特許庁に対し，本件特許の請求項１及び２について無効審判請求（無効２０１３－８００００１号）をしたところ，特許庁は，同年７月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（本件審決）。そこで，被控訴人は，同年８月２９日，本件審決の取消訴訟を提起した（当庁平成２５（行ケ）第１０２４４号）ところ，当庁は，平成２６年１０月３０日，本件審決を取り消す旨の判決をし（乙２８），控訴人は，これを不服として上告受理申立中である（当裁判所に顕著な事実）。
(3)発明の内容
ア本件訂正後の本件特許の請求項１記載の発明（本件発明）は，以下のとおりである（下線部は訂正箇所。）。
「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と，保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と，取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する，ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と，を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって，前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には，取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されており，前記取鍋は，前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，前記搬送台車，前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられることを特徴とする，ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。」イ本件発明の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件を，それぞれ「構成要件Ａ」などという。）。Ａ溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と，保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と，取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する，ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と，を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であっ
て，
Ｂ前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には，取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されており，Ｃ前記取鍋は，前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，前記搬送台車，前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保
持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる
Ｄことを特徴とする，ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
(4)被控訴人の行為等
被控訴人は，遅くとも平成２０年８月頃までに，株式会社コヤマに対し，被控訴人製品を販売した。
３争点及びこれに対する当事者の主張
争点及び争点についての当事者の主張は，以下の(1)のとおり，原判決を補正し，(2)のとおり，当審における当事者の主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２，「２争点及び争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。
(1)補正
原判決３頁２３行目「(1)被控訴人製品の構成及び構成要件Ａ～Ｃの充足性」を，次のとおり改める。
「(1)被控訴人製品の構成及び本件発明の技術範囲の属否（構成要件Ａ～Ｄの充足性）
(1)-１文言侵害の成否
(1)-２均等侵害の成否」
(2)当審における当事者の主張
ア文言侵害の成否（争点(1)-１）
（控訴人の主張）
(ｱ)構成要件Ａについて


溶解炉とは，「固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変える炉」であれば足り，保持炉は，その「『固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変える炉』で溶解した溶湯を一定の温度に保持し，鋳造機又は鋳型に注湯するために設置された炉」であれば足りるのであり，溶解炉と保持炉との両方に該当する単一の炉，すなわち「固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変え，溶解した溶湯を一定の温度に保持し，鋳造機又は鋳型に注湯するために設置された炉」が存在することを排除するものではない。また，構成要件Ａの記載からも明らかなとおり，「溶解炉」は「溶解された」を修飾する語として用いられているにすぎず，構成要件Ａにおいては，本件発明の構成要素としては，「保持炉」，「取鍋」，及び「黒鉛球状化処理装置」の３要素が挙げられているのみであって，「溶解炉」は本件発明の構成要素にすらなっていない。さらに，保持炉と溶解炉とが別に設けられる技術的意義や必要性について，本件明細書から読み取ることはできないから，これらが別の炉である必要はなく，溶解炉と保持炉を一つの炉で兼ねた場合であっても，上記の機能を有するものであれば，「保持炉」に相当するというべきである。
したがって，被控訴人製品の高周波誘導炉は，固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変える炉であるとともに，溶湯を一定の温度に保持し，鋳造機又は鋳型に注湯するために設置された炉でもあるから，溶解炉と保持炉の両方の定義に該当することは明らかであって，構成要件Ａを充足する。
(ｲ)構成要件Ｂについて
被控訴人製品は，ローラコンベア等の移動手段により，受湯台上に存在する取鍋をその上で移動させない限り，取鍋駆動手段へと取鍋を受け渡すことはできないことは明らかであるから，被控訴人製品の受湯台は，本件発明の「取鍋移動手段」に相当する手段を備えているといえる。また，取鍋を移動させる手段である被控訴人製品の取鍋駆動手段が取鍋を傾動させる動作をも行うことは，取鍋駆動手段が本件発明の「取鍋移送手段」に相当することを否定する根拠にはなり得ない。さらに，被控訴人製品が，黒鉛球状化処理装置まで取鍋を移動させるために取鍋移送手段が黒鉛球状化処理装置の中に一体的に設置されているとしても，このことは，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に，取鍋を移動させる取鍋移送手段を設置した」構成に反するものではない。
したがって，被控訴人製品は，構成要件Ｂを充足する。
(ｳ)構成要件Ｃについて
構成要件Ｃの「行き来」は，原判決が指摘するとおり，往復を要する趣旨ではないことは明らかである。
また，被控訴人製品の高周波誘導炉，受湯台搬送台車，受湯台，取鍋駆動手段，並びに球状化・接種及びノロ取り装置は，本件発明の保持炉，搬送台車，取鍋移動手段，取鍋移送手段，及び黒鉛球状化処理装置にそれぞれ相当することは明らかである。
したがって，構成要件Ｃを充足する。
(ｴ)構成要件Ｄについて
被控訴人は，後記被控訴人の主張(ｴ)のとおり主張するが，被控訴人自身が認めているように，被控訴人製品は「ダクタイル鋳鉄の製造設備」なのであって，構成要件ＡないしＣのいずれの構成要件も充足するものであるから，他にいかなる鋳鉄を製造することが可能か否かにかかわらず，構成要件Ｄを充足する。
（被控訴人の主張）
(ｱ)構成要件Ａについて
原判決は，構成要件Ａの解釈に当たり，本件特許の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明のほか，鋳造用語辞典における記載を見た上で「保持炉」が「溶解炉」と別の炉であること認定しており，その認定及び判断に誤りはない。そもそも，被控訴人製品は，高周波誘導炉による単独溶解操業法を採用した設備である一方，本件発明は，「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」を構成要件としており，溶解炉と保持炉の２つの炉を用いる二重溶解操業法を採用した設備である。そして，鋳物業界の技術常識に基づけば，高周波誘導炉は「保持炉」として使用されるものではなく，「溶解炉」として使用されるものである。また，本件特許の特許請求の範囲の「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」の記載から，本件発明において，保持炉は溶解炉とは別個に設けられていることは明らかであるので，「(溶解炉たる)高周波誘導炉で溶解された元湯を貯留する(保持炉たる)高周波誘導炉」のように，１つの炉が「溶解炉」にも「保持炉」にもなるように解することは，特許請求の範囲の記載と合致しない。したがって，被控訴人製品は，構成要件Ａを充足しない。
(ｲ)構成要件Ｂについて
本件発明は，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間」を対象とするものであるところ，被控訴人製品は，「溶解炉と球状化・接種およびノロ取り装置との間」という溶解からノロ取りまでの工程を行う設備が対象となっており，溶製設備のうちで対象となる工程が相違する。被控訴人製品の「球状化・接種およびノロ取り装置」は，球状化処理装置と接種及びノロ取り装置を単に並べて配置したものではなく，一体不可分となった固有の構成を有するものであって，しかも，取鍋駆動手段は，球状化・接種及びノロ取り装置の一部として，球状化・接種及びノロ取り装置の中に一体不可分に設置されているものである。また，本件発明では，「取鍋移動手段は，搭載した取鍋をその上で移動させる」手段であるところ，被控訴人製品では，取鍋を搭載する受湯台は，単に取鍋を移動させるための手段ではなく，「搭載した取鍋を受湯のために細かく位置制御すると共に，取鍋を上下方向および水平方向に移動させる取鍋駆動・位置制御手段を備え」ており，本件発明の「取鍋移動手段」，「搬送台車」と被控訴人製品の「取鍋駆動・位置制御手段」，「受湯台」，「受湯台搬送台車」とは，それぞれその機能，構成が大きく異なる。さらに，本件発明の取鍋移送手段は，少なくとも，ⅰ)「保持炉とレールとの間」，及びⅱ)「黒鉛球状化処理装置とレールとの間」に配置されていることが必須であると解釈すべきであるところ，被控訴人製品の取鍋駆動手段は，「球状化・接種およびノロ取り装置の位置」に球状化・接種及びノロ取り装置の一部として配置されているのみであり，「保持炉とレールの間」には存在しないことから，この点において相違する。加えて，被控訴人の「取鍋駆動・位置制御手段」の機能，構成が異なることから，本件発明の「取鍋移送手段」とは異なる。
したがって，被控訴人製品は，構成要件Ｂを充足しない。
(ｳ)構成要件Ｃについて


本件発明では，「取鍋は，搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来する」ようになっているところ，被控訴人製品では，取鍋が，「溶解炉」から「球状化・接種およびノロ取り装置」へ搬送される間，「受湯台」から降りることはあるが，「受湯台」に再び乗ることはなく，「行き来する」構成を具備していない。また，本件発明では，「取鍋は，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる」ようになっているところ，被控訴人製品には「保持炉」は存在せず，また，本件発明の「搬送台車」，「取鍋移動手段」，「取鍋移送手段」，及び「黒鉛球状化処理装置」と，被控訴人製品の「受湯台搬送台車」，「受湯台」，「取鍋駆動手段」，及び「球状化・接種およびノロ取り装置」とは，それぞれ相違するものであるから，被控訴人製品ではこの構成は具備していない。したがって，構成要件Ｃを充足しない。
(ｴ)構成要件Ｄについて
上記のとおり，被控訴人製品は，本件発明の構成要件ＡないしＣのいずれも充足しないから，構成要件Ｄも充足しない。
また，本件発明の構成要件Ｄは，「・・・ことを特徴とする，ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」であるが，被控訴人製品は，「ねずみ鋳鉄，ＣＶ鋳鉄，およびダクタイル鋳鉄の製造設備」であり，製造する鋳鉄の種類が一部重複するものの，製造設備の構成としては多くの点において相違する。
イ均等侵害の成否（争点（(1)-１）
（控訴人の主張）
仮に，原判決判示のように，本件発明は「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」であるのに対して，被控訴人製品（被告製品）は「高周波誘導炉」である点で相違し，被控訴人製品が，本件発明の構成要件Ａを文言上充足しないとしても，被控訴人製品は，以下のとおり，いわゆる均等侵害の５要件を充たしているから，本件発明と均等であり，その技術的範囲に属するものである。
(ｱ)非本質的部分（第１要件）について
本件発明は，極めて少ない操作員で，取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能であるダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備を提供するため，取鍋を搭載して自走するとともに搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段とを設置し，取鍋が，搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられるように構成したものであり，このような構成を採用したことが，従来技術に見られない本件発明に特有の解決手段である。
このような従来技術及び本件明細書の記載内容からすれば，本件発明の課題解決手段における特徴的原理は，構成要件Ｂの「取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されて」いる点に表れており，構成要件Ａの「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」は，本件発明が課題を解決する対象とする従来技術の搬送区間の起点を説明する部分にすぎないことは明らかである。そして，構成要件Ａのうち，溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉は，これを「高周波誘導炉」に置き換えても，全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない。
したがって，本件発明の構成要件Ａと被控訴人製品の構成との前記相違点は，本件発明の本質的部分ではない。
(ｲ)置換可能性（第２要件）について
本件発明の「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」を，被控訴人製品における「高周波誘導炉」と置き換えても，本件発明が課題解決の対象としている従来技術の取鍋の搬送区間には何の変わりもない。
また，このような置き換えをした被控訴人製品によると，高周波誘導炉と黒鉛球状化処理装置との間には，取鍋を搭載して自走するとともに搭載した取鍋をその上で移動させる受湯台を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋駆動手段と，が設置されており，取鍋は，搬送台車から取鍋駆動手段へと移動し，吊り上げられることなく，搬送台車，受湯台及び取鍋駆動手段によって高周波誘導炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられるのであるから，被控訴人製品は，極めて少ない操作員で，取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能であるダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備の提供という本件発明の目的を達することができ，本件発明と同一の作用効果を奏することは明らかである。
(ｳ)置換容易性（第３要件）について
本件発明の「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」を，被控訴人製品における「高周波誘導炉」と置き換えることは，単に，溶解炉と保持炉の機能を単一の炉で行うことに置き換えることにすぎず，設計上の微小な点に関する変更にすぎない。被控訴人製品の製造時点において，いわゆる単独溶解方式は公知の技術であったのであり，本件発明の構成を被控訴人製品の構成に変更することが格別困難なものであるということはできない。
(ｴ)意識的除外等（第５要件）について
被控訴人は，後記（被控訴人の主張）(ｴ)のとおり主張するが，特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるか否の判断に際して，出願当初の特許請求の範囲の記載を根拠とすること自体がそもそも誤っている。
本件出願当時，溶解炉と保持炉とを高周波誘導炉一炉で兼ねる構成である単独溶解操業法を採用することが公知の技術であり，控訴人が，その特許出願手続において，溶解炉と保持炉とを高周波誘導炉一炉で兼ねる構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても，そのことから直ちに，そのような構成が本件発明に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということはできない。控訴人は，これまで溶解炉と保持炉とを高周波誘導炉一炉で兼ねる構成が本件特許の特許請求の範囲に含まれないことを自認したことは一切なく，被控訴人の主張はいずれも失当である。
（被控訴人の主張）
被控訴人製品は，構成要件ＡないしDのいずれも充足しないものであるが，以下のとおり，均等侵害も成立しない。
(ｱ)非本質的部分（第１要件）について
控訴人の指摘する本件発明の技術的意義は，後記の乙７文献によって既に公知となっていた技術であり，このことが本件発明の課題の解決手段における特徴的原理でないことは明らかである。


本件発明の課題の解決手段における特徴的原理を強いてあげれば，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間」という取鍋の搬送区間と，「取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，を設置する」ことを組み合わせることにある。したがって，「保持炉」は，本件発明の課題の解決手段における特徴的原理の一部を構成するものであり，本件発明の本質的部分を構成することになる。一方，被控訴人製品は保持炉を備えておらず，本件発明は本質的部分で相違するものである。
(ｲ)置換可能性（第２要件）について
本件発明の溶製設備は，ダクタイル鋳鉄のみを溶製する設備であるところ，被控訴人製品は，ねずみ鋳鉄，ＣＶ鋳鉄，ダクタイル鋳鉄製品であって，自動車，建設機械，油圧機器等の多種多様で，比較的小さい部品を量産する設備である。このような多品種小物部品を量産する被控訴人製品では，設備の自動運転の他，工場スペースの有効利用や生産作業時間の短縮化が強く求められており，これらの課題を解決するため，本件発明の溶製設備とは異なった技術思想に基づく設備設計が行われている。
したがって，被控訴人製品では，設備の自動運転の他，工場スペースの有効利用や生産作業時間の短縮化という作用効果を実現しており，これは本件発明とは異質な作用効果であって，単に本件発明の「保持炉」を「高周波誘導炉」に置き換えて成り立つような設備ではなく，本件発明と同一の作用効果を有しているものでないことは明らかである。
(ｳ)置換容易性（第３要件）について
本件発明の「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉」を「高周波誘導炉」と置き換えることについて，本件明細書に記載・示唆はない上，そもそも，高周波誘導炉は保持炉に適するものでない。
また，前記(ｲ)において述べたように，被控訴人製品は，本件発明とは異質な作用効果を有するものであって，その相違点を単なる設計的事項とすることはできないから，設計上の微小な変更とはいえない。本件発明が採用する二重溶解操業法と被控訴人製品が採用する単独溶解操業法とは，技術思想を異にする鋳鉄溶解方式であり，単に「保持炉」を「高周波誘導炉」に置き換えるといった単純なものではなく，仮に，置き換えた場合には，それに伴って，様々な設備変更が必要になる。したがって，上記の置き換えは，当業者といえども容易に想到できたものではないことが明らかである。
(ｴ)意識的除外等（第５要件）について
本件発明の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載によれば，「溶解炉」と「保持炉」とを明確に区別し，「溶解するための溶解炉」と「元湯を貯留するための保持炉」というようにそれぞれの機能が異なることを明記するとともに，本件発明の権利範囲を「保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋」との記載のとおり，「保持炉」から取鍋に受湯することに明確に限定している。
そして，鋳鉄溶解方式として，「溶解炉」と「保持炉」を使用した二重溶解操業法に加えて，「溶解炉」のみを使用した単独溶解操業法を採用することも可能であったにもかかわらず，本件特許を出願するに当たり，鋳鉄溶解方式として，あえて「溶解炉」と「保持炉」を使用した二重溶解操業法に限定して出願手続を行ったことは，「溶解炉」のみを使用した単独溶解操業法を意識的に除外して出願手続を行ったといえる。
本件特許の無効審判（無効２００９-８００１２１）の審決に対する審決取消訴訟（平成２２年（行ケ）第１００６９号審決取消請求事件）において，控訴人は，「保持炉から受湯した溶湯を取鍋で搬送することと，溶解炉から受湯した溶湯を取鍋で搬送することには差異がない」とする考え方を明確に否定し，「溶解炉と保持炉とを混同すべきでない」旨主張し，「溶解炉から受湯した溶湯を取鍋で搬送すること」は本件特許の権利範囲外であることを強調し，これを意識的に除外している。したがって，第５要件を満たしていないことは明らかである。
ウ無効理由の有無（争点(2)）
（被控訴人の主張）
(ｱ)無効理由１
本件発明は，平成９年２月に頒布された刊行物「FOUNDRYTRADE    JOURNAL」に掲載された「METALTREATMENT      Directconversion    ofcupola    meltediron    toductileironusing   coredwire」（「金属処理   コアードワイヤを用いた，キュポラ溶鉄からダクタイル鋳鉄への直接転換」，乙５文献）記載の発明（乙５発明）と平成９年７月１５日に頒布された特開平９－１８２９５８号公開特許公報（乙７文献）に記載された発明（乙７発明）を組み合わせることにより，容易に発明をすることができたものである。
ａ本件発明と乙５発明との一致点及び相違点
本件発明と乙５発明と対比すると，一致点及び相違点は，以下のとおりである。
【一致点】
溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と，保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と，取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する，ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と，を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備である点。
【相違点】
本件発明では，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に，取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されており，取鍋が，搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる」のに対し，乙５文献には，「取鍋が前炉（保持炉）からコアードワイヤ処理ステーション（ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置）まで搬送される」ことが記載されているが，「取鍋の搬送のための具体的な構造が示されていない」点。
ｂ乙７発明
乙７文献には，保持炉１と注湯機１１との間に，取鍋３を載せて自走するとともに取鍋３をその上で移動させるローラコンベア９を有する台車２と，取鍋３を台車２から注湯機１１まで移動させるローラコンベア１０とが配置され，取鍋３が台車２とローラコンベア１０との間を行き来し，吊り上げられることなく，台車２，ローラコンベア９，及び，ローラコンベア１０により，保持炉１から注湯機１１へ移動させるような構成を有し，鋳造品の製造（鋳鉄の製造）に使用される，溶湯取鍋の自動搬送装置が記載されている（【０００１】，【０００８】，【００１２】，【００１４】，【００１５】，【００１６】，図１，図３）。


また，乙７文献には，従来，溶湯を保持炉から注湯機まで搬送する作業において，取鍋３がホイスト３２及びモノレール３３により搬送されていたので，ほとんど手作業であり，また，作業員が取鍋に追従して移動する必要があり，それにより，作業効率が低下していたことも記載されている（段落【０００２】，【０００３】，【０００４】，【０００５】，【０００６】，図５）。
ここで，乙７文献の「取鍋３を載せて自走し且つ載せた取鍋３をその上で移動させるためのローラコンベア９を有する台車２」と，「取鍋３を台車２から注湯機１１まで移動させるためのローラコンベア１０」は，それぞれ，本件発明の「取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車」と「取鍋を移動させる取鍋移送手段」に相当する。
ｃ相違点に対する判断
乙５発明に乙７発明を組み合わせて，相違点に係る構成を得ることは，以下の理由により容易である。
まず，乙７発明の溶湯取鍋の自動搬送台車は鋳鉄（ねずみ鋳鉄等）の製造設備，乙５発明の設備はダクタイル鋳鉄の製造設備であり，いずれも鋳鉄の製造設備であって，本件発明とも共通の技術分野に属する。
また，乙７文献には，その図５に示された従来技術において，取鍋がホイスト３２及びモノレール３３により吊り上げられて搬送されていたので，作業効率が低下していたという，本件発明と共通する課題が記載されている。乙５文献の設備も，その図３に示されているように，取鍋の搬送を含むものであるため，これらと共通の課題が内在している。
さらに，乙７発明の装置は，取鍋を搬送するために，「ローラコンベア９を有する台車２」と，「ローラコンベア１０」を使用し，それらにより，取鍋を吊り上げることなく移動させることができ，省力化や生産性の向上を達成できるというものであり，乙７文献には，本件発明と共通する構成，作用，機能を有する取鍋の搬送装置が記載されている。
そして，乙５発明の設備でも取鍋が搬送されるようになっているところ，この搬送のために，乙７文献に記載の「台車２」，「ローラコンベア９」，「ローラコンベア１０」が使用できないことを示唆するような記載は，乙５文献及び乙７文献のいずれにも存在せず，乙５発明に乙７発明を適用できないとする阻害要因はない。なお，乙７発明では，取鍋を一気に注湯機まで搬送する点において，取鍋の到達点を黒鉛球状化処理装置とする乙５発明とは異なるが，これは，乙７発明では取鍋を注湯機まで移動させる間に何ら処理がなされないためにすぎない。黒鉛球状化処理を行うのであれば，本件発明のように，取鍋をその処理地点まで移動させるのは当然であるから，「搬送する到達点の相違」は，乙７発明を乙５発明に適用する際の阻害要因とはならない。
さらに，控訴人は，ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理の際には，取鍋の周囲に溶湯が飛散し，地金が落下するという問題があるから，当業者が地上搬送を選択する動機付けがない旨主張するが，溶湯の飛散が多いとされるプランジング法であっても地上搬送が採用されているのであり，また，当業者は溶湯が飛散しないように適宜公知の対策を行うものであるから理由がない。以上により，当業者であれば，乙５発明において，保持炉から黒鉛球状化処理装置まで取鍋を搬送するために，乙７発明に記載された取鍋を保持炉から注湯機まで搬送するための「台車２」，「ローラコンベア９」，「ローラコンベア１０」を適用して，上記の相違点に係る構成を得ることは，容易である。
(ｲ)無効理由２
本件発明は，昭和３８年に頒布された刊行物「TRANSACTIONSof    theAmericanFoundrymen'sSociety   」に掲   載され   た「IMPROVEMENTS    INPRODUCTION    OFDUCTILEIRON」（「ダクタイル鉄の生産改善」，乙８文献）記載の発明（乙８発明）に，乙５文献，乙７文献又は平成５年１０月に頒布された刊行物「FOUNDRYMAN」に掲載された「Installationof    aproduction    magnesiumcored    wireinjection    stationatVald.BirnUKLtd」（「Vald.Birn   UK社における生産用マグネシウムコアードワイヤ射出ステーションの導入」，乙９文献）を組み合わせることにより，容易に想到できたものである。
ａ本件発明と乙８発明との一致点及び相違点
本件発明と乙８発明とを対比すると一致点及び相違点は，以下のとおりである。
【一致点】
溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と，保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と，取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する黒鉛球状化処理装置と，を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備である点。
【相違点①】
本件発明では，「黒鉛球状化処理装置がワイヤーフィーダー法によるもの」であるのに対し，乙８発明の設備では，「黒鉛球状化処理装置がプランジング法によるもの」である点。
【相違点②】
本件発明では，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には，取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されており，取鍋は，搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる」のに対し，乙８文献には，取鍋を搬送するための取鍋台車が記載されているが，「取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車」と「取鍋を移動させる取鍋移送手段」は記載されていない点。
ｂ相違点①に関する容易想到性
乙９文献には，黒鉛球状化プロセスにおいて，既存のプランジング用装置は，衛生，安全，品質に問題があるが，これらは，コアードワイヤにより改善される可能性があること（第３６０頁左欄第１行目から第１０行目），さらに，プランジングをワイヤに変更してもコストが低減されること（第３６３頁左欄最後の行から右欄第１５行目），すなわち，プランジング法による黒鉛球状化処理装置に換えて，コアードワイヤ（ワイヤーフィーダー法）による黒鉛球状化処理装置を用いることが，衛生，安全，品質面，コストにおいて，有利である点が記載されている。そして，乙５文献にも，ダクタイル鋳鉄の生産において，経済性，取扱い，冶金，環境の理由により，プランジング処理からコアードワイヤ処理（ワイヤーフィーダー法）への変更が行われたことが記載されている。つまり，乙５文献にも，プランジング処理よりもコアードワイヤ処理（ワイヤーフィーダー法）の方が有利である点が記載されている。
したがって，当業者であれば，ダクタイル鋳鉄を製造する際，乙８発明の設備において，乙８発明のプランジング法による黒鉛球状化処理装置に換えて，乙５文献及び乙９文献に示されたワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置を用いること，すなわち，相違点①を得ることは，容易である。
ｃ相違点②に関する容易想到性


前記(ｱ)のｃにおいて，乙５発明に乙７発明を容易に組み合わせたのと同じ理由により，当業者であれば，乙５発明を置き換えた乙８発明において，前炉（保持炉）から黒鉛球状化処理装置まで取鍋を搬送するために，乙７発明に開示された保持炉から取鍋を注湯機まで搬送するための「台車２」，「ローラコンベア９」，「ローラコンベア１０」を適用して，上記相違点②を得ることは，容易である。
（控訴人の主張）
(ｱ)無効理由１に対し
ａ本件発明は，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には，取鍋を搭載して自走するとともに搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されており，取鍋は，搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる」のに対し，乙５発明は，前炉にて溶鉄が充填されスラグ除去された後に，取鍋をコアードワイヤ処理ステーションへ搬送する手段が不明である点で相違する。そして，本件審決が指摘するとおり，乙５文献には，乙５発明の取鍋内の溶鉄が，コアードワイヤ処理の後に，別の取鍋に移し替えられて鋳造工程へ進むことが記載されており，この鋳造工程では，移し替えられた取鍋を注湯機上に載置するものと認められるから，乙５発明の取鍋は，注湯用の取鍋ではなく，乙７文献に記載の取鍋に相当するものではない。
また，本件審決が指摘するとおり，乙５文献には，乙５発明の処理ステーションでは，取鍋が，注湯機のように載置されるのではなく，吊り上げられることが記載されているから，乙５発明の処理ステーションには，むしろホイストが必要であって，取鍋移送機構を設ける必要がない。
してみると，乙５発明において，取鍋を搬送する手段として乙７文献に記載の台車と取鍋移送機構を採用すること，すなわち，上記相違点を解消することは，当業者が容易になし得たことではない。
ｂダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製においては，マグネシウムの沸点が低く，溶融鋳鉄の温度域では蒸気圧が高いため，黒鉛球状化処理装置においてマグネシウムを取鍋の中の溶融鋳鉄に添加した場合に，爆発的な反応による溶湯の噴出や発煙などが発生し，溶湯が周囲に飛散し落下することは当業者にとって技術常識である。また，球状化処理の際には蓋の内面にも溶湯が飛散し付着・堆積するから，球状化処理の後，蓋を取鍋から分離させ，取鍋を蓋の直下から移動させた際に，蓋に付着・堆積していた溶湯が冷却され，収縮して蓋から剥離し，蓋の直下に地金となって落下することも，当業者にとって技術常識である。そして，このような溶湯の飛散や地金の落下によって損傷のおそれがあるため，本件出願前において，取鍋移動手段，取鍋移送手段としてのローラコンベアが黒鉛球状化処理装置までの取鍋の搬送に用いられたことはなく，公知ではなかった。また，ローラコンベア等への溶湯の飛散を防止したり地金の落下を防止したりする技術も，本件出願当時には存在していなかった。
本件発明の技術分野は，ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製する設備に関するものであって，黒鉛球状化処理設備を備えることが必須であるところ，乙７文献は，注湯設備に関する技術分野のものであって，黒鉛球状化処理を伴う設備に関するものではない。
このような技術的背景からすれば，本件出願当時に，乙５文献等に接した当業者であれば，当然のことながら黒鉛球状化処理による溶湯の飛散や地金の落下によって支障を来すおそれのない搬送手段を選択するはずである。乙７文献には，そのようなおそれのない単なる注湯設備で使用するための取鍋搬送機構が開示されているにすぎず，この取鍋搬送機構が黒鉛球状化処理設備で使用可能である旨の示唆も一切存在しない。
したがって，本件出願当時に，乙５発明の黒鉛球状化処理設備に対して，あえて乙７発明のようなローラコンベアを用いた取鍋搬送手段を採用しようとする動機付けはない。
(ｲ)無効理由２に対し
本件発明では，搬送台車が「搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有し」，かつ，「取鍋を移動させる取鍋移送手段が設置され」て，取鍋は，「前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し，前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって」も移動するのに対し，乙８発明では，取鍋台車が取鍋移動手段を有しておらず，取鍋移送手段も設置されていない点で相違する。乙８文献には，プランジング処理後に，取鍋台車の溶鉄を，移動用取鍋を経て，鋳造工場の注湯用取鍋へと移送することが記載されており，この注湯用取鍋を注湯機上に載置するものと認められるから，乙８発明の取鍋は，乙７文献に記載の取鍋に相当するものではない。さらに，乙８文献には，乙８発明のプランジング処理を取鍋台車上で行なうことが記載されているから，乙８発明では，取鍋台車から取鍋を移送する必要がなく，乙５文献等の記載に基づき，プランジング処理をコアードワイヤ処理に換えるとしても，天井クレーンにより取鍋を吊り上げることが示唆されるに留まり，水平方向に取鍋を移送する必要がないことは本件審決でも指摘されたとおりである。
してみると，乙８発明において，乙７文献に記載の取鍋移送機構を設けること，すなわち，上記相違点を解消することは，当業者が容易になし得たことではない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の請求を棄却した原判決の結論は正当であって，以下の理由により，控訴人の請求は理由がないものと判断する。
事案に鑑み，争点（2)（無効理由の有無）について先に判断する。１争点（2)（無効理由の有無）について
被控訴人は，本件発明は，乙５発明に乙７発明を組み合わせることにより，容易に発明をすることができたものであると主張する（無効理由１）ので，以下，検討する。
(1)本件発明について
本件明細書（甲１，３）によれば，本件発明について，次のとおり認められる。本件発明は，溶融状態の鋳鉄を収容した取鍋を，クレーン等で吊り上げることなく移動させ，溶解炉で溶解された溶融鋳鉄（元湯）からダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製する設備に関するものである（【０００１】）。ダクタイル鋳物は，鉄スクラップを主たる鉄源原料としてキュポラ又は電気炉によって溶解された元湯に，金属Ｍｇ等の黒鉛球状化剤を添加して，ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製し，これを遠心鋳造機等の鋳造設備によって鋳造することで製造されている（【０００３】）。


溶解炉で溶解された元湯をダクタイル鋳物用溶融鋳鉄に溶製する際には，通常，溶解炉で溶解された元湯を一旦保持炉に装入し，保持炉で貯留・滞留させて温度や成分等を均質化させた後に保持炉から所定量の元湯を取鍋に装入し，取鍋内で黒鉛球状化剤を添加すること等によって黒鉛球状化処理が行われており，従来，元湯を収容した取鍋及び黒鉛球状化処理が施された後の溶湯を収容した取鍋は，クレーンやホイスト等によって吊り上げられて，保持炉や黒鉛球状化処理装置の間を搬送されている（【０００４】）。
そのため，搬送装置を運転する専用の操作員を必要とするとともに，作業の都度に玉掛け操作員の指示・合図を必要としており，労働生産性が必ずしも高い作業であるとはいい難く，ダクタイル鋳物の製造コストを上昇させる一つの要因であった（【０００９】）。
本件発明は，このような課題を解決し，ダクタイル鋳物を製造する際に，保持炉で貯留・滞留された元湯を取鍋に受け，次いで，ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置に搬送してダクタイル鋳物用溶融鋳鉄に溶製し，さらに，必要に応じて取鍋内のスラグを除去するまでの工程において，極めて少ない操作員で，取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能である，ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備を提供することを目的としたもので（【００１０】），保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に，取鍋を搭載して自走するとともに搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段とを設置し，取鍋を吊り上げることなく，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって，保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させるようにしたことを特徴とする（【００１１】）。この構成により，取鍋をクレーン等によって吊り上げる必要性がないため，ほとんどの作業を自動化することが可能となり，極めて少ない操作員で一連の作業に対処することが可能となり，その結果，省力化及び省力化に伴う生産性の向上が達成されるという効果を奏するものである（【００３７】）。
(2)乙５発明について
ア乙   5文献の記載事項について
乙５文献には，以下の記載がある。
「ダクタイル鋳鉄の商業生産には，溶銑へのマグネシウムの添加が必要である。このマグネシウムの添加には，異なった周知且つ実証済みの方法があるものの，この添加をより一貫して，またはより経済的に達成させる，あるいは結果として生じた鋳鉄の質を改善することを可能とする開発に常に関心が集まっている。」（訳文１頁左欄）
「本報告書の目的は，高品質の球状黒鉛鋳鉄を生産するべく，キュポラから直接得た高硫黄母材鉄の処理に，単段コアードワイヤ工程を使用可能とする要因を示すことに焦点を当てることである。」（訳文１頁中央欄～右欄）「基本的にはコアードワイヤはロール成形で製造された鋼管であり，必要な活性成分のコアが製造工程において管の中心に組み込まれる。図１は典型的なロックシーム型コアードワイヤの概略断面を示す。・・・コアードワイヤのこの形態により，制御した状態でマグネシウム等の反応物質を溶融金属に供給することができる。」（訳文１頁右欄）
「供給設備は基本的には，ワイヤを保管コイルから取り出し，ガイド管を通して反応槽内の金属へと送る。図２は，高硫黄含有量のキュポラ溶鉄の単段黒鉛球状化に用いられる装置の概略図である。」（訳文１頁右欄）
「ワイヤ充填物の選択，および選択したワイヤをあらゆる特定の状況に応用できる工場の設計に影響する多くの要因がある。黒鉛球状化のためのより重要ないくつかの要因は，母材の硫黄含有量，処理中の金属の温度，処理される金属の量（重量），取鍋の形状（金属の深さ），処理ステーション（ワイヤ配置）の設定，ワイヤ充填物のマグネシウム含有量，ワイヤ供給速度（金属中の侵入深さ），鋼鉄鞘の厚さ，およびワイヤの直径である。」（訳文１頁右欄～２頁左欄）「Alzmetall社は，歴史的には，高マグネシウムフェロシリコンブロックを用いたプランジング工程により，ダクタイル鋳鉄を生産していた。以下の理由により，プランジングからコアードワイヤ処理への変更が行われた。・経済性：より高い温度が利用可能となったことによるスクラップの減少，および
労務費の減少
・取り扱い：高温プランジングベルでの手作業は必要でない
・冶金：平均マグネシウム値を低減する可能性
・環境：汚染の軽減」（訳文２頁中央欄）
「ワイヤにより同時に脱硫および黒鉛球状化する要件は，過去に使用していた，プランジング工程の経験より十分に理解されていた。主な懸念は初期の脱硫ではなく，スラグから金属への硫黄の逆戻りが最小限となるよう，あらゆる脱硫生成物を安定化させる必要があることである。ワイヤ充填物の成分およびそれらの形態の注意深い検討によって，ワイヤの開発に成功することができた。」（訳文２頁中央欄）「ワイヤ供給ステーション（図２）の図面はAlzmetall社の工場に基づいている。この工場は自給式であり，ワイヤ供給は所定の速度で必要な量（長さ）のワイヤを送るよう制御されている。」（訳文２頁右欄）
「処理ステーションでの制御は，母材の硫黄，直前の処理の結果，および金属の温度を考慮して計算される必要なワイヤ長さによって達成される。これらの数値を処理ステーション制御に迅速に通知することが，予測可能な一貫した結果を達成するのに重要な要因である。各処理の観察により，劇的な出来事のない秩序だった工程が示されている。反応は適切に制御，かつ抑えられており，鋳造工場の大気に放出されるヒュームは非常に少ない。」（訳文２頁右欄～３頁左欄）「典型的な期間および対応する温度範囲を詳細に示した工程の手順を図３に示す。清浄度，すなわち，金属がそれぞれの適切な段階でスラグ除去されることが重視されていることがわかる。」（訳文３頁左欄～中央欄）
イ乙５発明について
上記記載によれば，乙５発明は，ダクタイル鋳鉄の鋳造工場に関するものであって，前炉（本件発明の「保持炉」に相当。）に保持されていた溶鉄を取鍋に充填し，スラグを除去した後に，取鍋をコアードワイヤ処理ステーション（本件発明の「ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置」に相当。）に搬送し，黒鉛球状化処理を行うものである。
そうすると，乙５発明は，「キュポラ溶鉄を保持する前炉と，前炉に保持されていた溶鉄が充填される取鍋と，取鍋内の溶鉄にマグネシウムを添加するコアードワイヤ処理ステーションと，を備えたダクタイル鋳鉄の鋳造工場であって，前記取鍋は，溶鉄が充填されスラグ除去された後に，前記コアードワイヤ処理ステーションに搬送される，ダクタイル鋳鉄の鋳造工場。」であると認められる。
(3)本件発明の進歩性の有無について
ア本件発明と乙５発明との対比
以上によれば，本件発明と乙５発明とは，以下の一致点及び相違点を有する。
【一致点】
溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と，保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と，取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する，ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と，を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備である点。
【相違点】


本件発明は，「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には，取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と，取鍋を移動させる取鍋移送手段と，が設置されており，取鍋は，搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来し，吊り上げられることなく，搬送台車，取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる」のに対し，乙５発明は，前炉にて溶鉄が充填されスラグ除去された後に，取鍋をコアードワイヤ処理ステーションへ搬送する手段が不明である点。
イ相違点の検討
(ｱ)乙７発明について
ａ乙７文献の記載事項について
乙７文献には，以下の記載がある。
【特許請求の範囲】
【請求項１】取鍋を載置する台車，台車走行用のレール，台車の走行機構，注湯機の位置に台車を停止させる停止機構，台車と注湯機の位置決め固定機構，台車と注湯機の間の取鍋移送機構から構成され，前記位置決め固定機構は，スライド軸および該軸の軸方向スライド機構と，該軸の嵌入具とからなり，該嵌入具の入側がテーパをもって拡大されていることを特徴とする溶湯取鍋の自動搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，鋳造品の製造において，鋳型に溶湯を注入する際，溶湯が装入された取鍋を，保持炉等から注湯機まで自動的に搬送するための装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】鋳造品の製造において，鋳型に溶湯を注入する作業は既に自動化されていたが，溶湯を注湯機まで搬送する作業は未だ人手によっていた。従来装置の代表的な例を図５に示す。溶解された鋳鉄等の溶湯が一定温度に保持されて保持炉１に収容されており，油圧シリンダー等で傾動させて，溶湯を取鍋３に移入する。そして作業者３１の操作により，ホイスト３２で取鍋２を吊り上げ，モノレール３３に沿って歩行しつつ，取鍋３を電動走行させ，注湯機１１の上まで搬送し，ホイスト３２を操作して，取鍋３を該注湯機１１上の規定位置に位置合せし載置していた。
【０００４】溶湯の温度は，鋳鉄の場合は例えば１５５０℃であり，これを収容した取鍋３の表面温度は３００℃にも達する。取鍋３をホイスト３２で吊るときは，取鍋３の吊り環にワイヤを掛け，注湯機１１上に降ろした後はワイヤを取外すが，これらの操作は作業者３１の手作業である。
【０００５】このような従来の溶湯搬送作業は，ホイスト３２による取鍋３の上下動およびモノレール３３による電動走行を除き，ほとんどが手作業であり，また作業者は取鍋３に追従して移動する必要があった。ホイスト３２で吊った取鍋は揺動し不安定であるため，作業者には溶湯の飛散または火花などによる火傷の危険があり，ホイスト３２のワイヤが切れた場合には大事故のおそれがあった。また，取鍋３は高温であるため，取鍋３の吊り環へワイヤを取付け，取外す作業は，高温環境でかつ危険であった。・・・
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】本発明は，鋳造品の製造において，鋳型に溶湯を注入する際，溶湯が装入された取鍋を，保持炉等から注湯機まで搬送し着脱する作業を自動化することにより，危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，さらに時間短縮等，作業の効率化を図ることを目的とする。・・・
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための本発明は，取鍋を載置する台車，台車走行用のレール，台車の走行機構，注湯機の位置に台車を停止させる停止機構，台車と注湯機の位置決め固定機構，台車と注湯機の間の取鍋移送機構から構成され，前記位置決め固定機構は，スライド軸および該軸の軸方向スライド機構と，該軸の嵌入具とからなり，該嵌入具の入側がテーパをもって拡大されていることを特徴とする溶湯取鍋の自動搬送装置である。・・・
【０００８】
【発明の実施の形態】本発明装置を図１～図４の例により説明する。図１に示すように，保持炉１と注湯機１１の間にレール４を敷設し，台車２を図示しない走行機構により電動走行させるようにしている。台車２には取鍋３が載置され，注湯機１１の位置に自動停止させる停止機構，台車と注湯機の位置決め固定機構，および台車２と注湯機１１の間の取鍋移送機構を有している。・・・【００１２】台車２と注湯機１１の間の取鍋移送機構としては，台車２上にローラコンベア９，注湯機１１上にローラコンベア１０を設けている。両ローラコンベア９および１０は，図３に示すように，同一平面上に配設されている。そして，台車２上のモータ１６および注湯機１１上のモータ１７を同時に回転させ，取鍋３を移送する。・・・
【００１９】
【発明の効果】本発明装置により，鋳造品の製造において，鋳型に溶湯を注湯する際，溶湯が装入された取鍋を，保持炉等から注湯機まで搬送し着脱する作業を自動化することができ，作業者による危険作業が回避されるとともに，取鍋搬送が安定化し，さらに時間短縮等，作業の効率化が図られる。また，必要に応じて，溶湯の自動計量および自動記録も行うことにより，工程管理が容易となる。
図１
ｂ乙７発明について


上記記載によれば，乙７発明について，次のとおり認められる。乙７発明は，鋳造品の製造において，鋳型に溶湯を注入する際，溶湯が装入された取鍋を，保持炉等から注湯機まで自動的に搬送するための装置に関するものである。従来，鋳造品の製造において，鋳鉄等の溶湯が装入された取鍋を保持炉から注湯機まで搬送する作業は，ホイストで取鍋を吊り上げ，モノレールにより走行させていたが（【０００１】，【０００２】，図５），ホイストによる取鍋の上下動及びモノレールによる電動走行を除き，そのほとんどは作業者の手作業であり，また，作業者は取鍋に追従して移動する必要があり，さらに，溶湯が装入された取鍋をホイストで吊って搬送することには，各種の危険があった（【０００４】，【０００５】）。そこで，取鍋の搬送作業を自動化することによって危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図ることを目的とし（【０００６】），保持炉と注湯機の間にレールを敷設し，取鍋を載置した台車を走行機構により電動走行させ，台車上に設けたローラコンベア（本件発明の「取鍋移動手段」に相当。）と，注湯機上に設けたローラコンベア（本件発明の「取鍋移送手段」に相当。）により，取鍋を，台車から注湯機上における取鍋を載置すべき所定位置へ移送するもの（【０００７】，【０００８】，【００１２】，図１，図３）である。したがって，乙７文献には，取鍋を保持炉から注湯機上に搬送するため，ホイストとモノレールに換え，取鍋を載せて自走し，かつ，載せた取鍋をその上で移動させるためのローラコンベアと，注湯機上に設けたローラコンベアからなる取鍋移送手段を用いることが記載されているといえる。
(ｲ)そこで，乙５発明に乙７発明を適用することにより，本件出願時に当業者が本件発明を容易に想到することができたか否かについて検討する。前記に認定したとおり，乙５発明と乙７発明は，いずれも，鋳鉄の鋳造設備に関するものであり，保持炉に保持されていた鋳鉄溶湯を取鍋に装入し，その鋳鉄溶湯が装入された取鍋を，保持炉から次の所定の処理を行う装置まで搬送する工程を有する点で共通するものである。
また，「鋳造工場の自動化・省力化マニュアル」（平成７年３月３１日発行。財団法人素形材センター。乙２４）によれば，鋳造設備において取鍋を搬送する際，クレーンあるいはモノレールを使用した空間搬送の場合であっても，人が所定の場所までペンダントを持って運ぶことが多く，溶湯が高温であるから，その安全性が第一に問われていたこと，そのため，その安全性を確保しながら，工場の環境整備，省力化のために搬送手段の自動化が進められてきたことが認められ，その方法として，自動走行クレーンの利用による空中搬送のほかに，地上方式の場合も少なくなく，搬送には様々な方法，用途があり，実用化がされていたことが認められる（９７～９９頁）。これによれば，本件出願当時，当業者にとって，取鍋を搬送するに当たっては，その作業を自動化することによって危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図るという課題が周知であり，空中搬送に換えて地上搬送を行うことも周知であったと認められる。そして，乙７発明は，前記のとおり，取鍋の搬送作業を自動化することによって危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図ることを目的としたものである。
そうすると，乙５発明及び乙７発明に接した当業者であれば，乙５発明において，前炉に保持されていた溶鉄が充填された取鍋を，前炉から処理ステーションに搬送するに当たり，取鍋の搬送作業を自動化することにより，危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図るために，取鍋の搬送手段として乙７発明を適用して，前炉と処理ステーションの間にレールを敷設し，取鍋を載置した台車を走行機構により電動走行させ，台車上に設けたローラコンベアと，処理ステーションに設けたローラコンベアにより，取鍋を，台車から処理ステーションにおける適宜定められた位置へ移送するという相違点に係る構成を容易に想到することができるというべきである。
(4)控訴人の主張について
ア控訴人は，乙５文献には，乙５発明の取鍋内の溶鉄が，コアードワイヤ処理の後に，別の取鍋に移し替えられて鋳造工程へ進むことが記載されており，この鋳造工程では，移し替えられた取鍋を注湯機上に載置するものと認められるから，乙５発明の取鍋は，注湯用の取鍋ではなく，乙７文献に記載の取鍋に相当するものではない旨主張する。
しかし，乙５発明及び乙７発明における取鍋は，いずれも保持炉に保持されていた鋳鉄溶湯を装入する取鍋であり，保持炉から次の所定の処理を行う装置まで搬送される点で共通するものである。そして，乙７発明の取鍋は，注湯機まで搬送されるものであるとしても，乙７文献には，その取鍋の形状や用途について限定はなく，単に鋳鉄溶湯を装入した状態で自動搬送される容器であると考えられるから，乙５発明における取鍋と乙７発明における取鍋とは，搬送先を異にするものにすぎない。そして，取鍋の搬送先が注湯機であるか，黒鉛球状化処理装置であるかによって，技術的意義が異なると認めるに足りる証拠はない。
したがって，控訴人の上記主張は採用できない。
イまた，控訴人は，乙５文献には，乙５発明の処理ステーションでは，取鍋が，注湯機のように載置されるのではなく，吊り上げられることが記載されているから，乙５発明の処理ステーションには，むしろホイストが必要であって，取鍋移送機構を設ける必要がない旨主張する。
そこで，検討するに，乙５文献の図２には，処理ステーション内における黒鉛球状化処理の際に，取鍋がフックにより吊り下がっている様子が描かれており，上記処理の際に取鍋を垂直方向に吊り上げるため，ホイスト等が必要となるものと解される。


平成２９年１０月３日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１０２６５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年８月２９日
判     決
原              告    マイティキューブ株式会社
（旧商号：株式会社Ｓ－Ｃｕｂｅ）
同訴訟代理人弁護士    池    田      眞一    郎
鈴      木    正    勇
濱    田      真一    郎
同訴訟代理人弁理士    河    野      英      仁
田    中      伸      次
被              告    アイアンドティテック株式会社同訴訟代理人弁護士    三    山      峻      司
清    原      直      己
同訴訟代理人弁理士    吉    本              力
主        文
１特許庁が無効２０１５－８０００１６号事件について平成２８年１１月１４日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴株式会社クボタは，平成８年３月２１日，発明の名称を「盗難防止タグ，指示信号発信装置，親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許出願をし，平成１２年８月１８日，設定の登録（特許第３０９９１０７号）を受けた（甲７。請求項の数９。以下，この特許を「本件特許」という。）。原告は，その後，同社から，本件特許に係る権利を譲り受けた。
⑵被告は，平成２７年１月１９日，本件特許のうち請求項１ないし４，６及び７に係る部分について特許無効審判請求をし，無効２０１５－８０００１６号事件として係属した。
⑶原告は，平成２８年３月１４日，本件特許の明細書を訂正する訂正請求をした（甲８。以下，この訂正を「本件訂正」という。）。⑷特許庁は，平成２８年１１月１４日，本件訂正を認めず，「特許第３０９９１０７号の請求項１，２，３，４，６，７に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２５日，原告に送達された。
⑸原告は，平成２８年１２月１５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
⑴本件訂正前の特許請求の範囲請求項１ないし９の記載は，次のとおりである（甲７）。「／」は原文の改行部分を示す（以下同じ。）。以下，本件訂正前の請求項１ないし９に係る発明を「本件発明１」などという。【請求項１】盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と，非接触で信号を受信する受信手段と，前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備えた盗難防止タグにおいて，／前記受信手段は，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方，／前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と，暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段と，前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段と，該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段とを備えることを特徴とする盗難防止タグ。【請求項２】前記一致判定手段が一致しないと判定したときに，警告を出力する警告出力手段を備える請求項１記載の盗難防止タグ。
【請求項３】前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへの変更を指示する暗号変更指示信号により，その記憶内容を前記新暗号コードに更新する請求項１又は２記載の盗難防止タグ。
【請求項４】請求項１～３の何れかに記載の盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき解除指示信号に含めるための暗号コードを記憶する暗号記憶手段と，前記解除指示信号を，該暗号記憶手段が記憶する暗号コードを含めて発信する発信手段とを備えることを特徴とする指示信号発信装置。
【請求項５】非接触で信号を受信する受信手段と，該受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備える請求項４記載の指示信号発信装置。
【請求項６】請求項３記載の盗難防止タグが備える暗号記憶手段が記憶すべき新暗号コードを設定する暗号設定手段と，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号を，前記暗号設定手段が設定した新暗号コードを含めて発信する発信手段とを備えることを特徴とする親指示信号発信装置。【請求項７】請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する受信手段を備え，前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する請求項４又は５記載の指示信号発信装置。
【請求項８】請求項１又は２記載の盗難防止タグと，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき所定信号を発信する発信装置と，請求項４又は５記載の指示信号発信装置とを備えることを特徴とする盗難防止装置。
【請求項９】請求項３記載の盗難防止タグと，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき所定信号を発信する発信装置と，請求項６記載の親指示信号発信装置と，請求項７記載の指示信号発信装置とを備えることを特徴とする盗難防止装置。⑵本件訂正後の特許請求の範囲請求項１ないし９の記載は，次のとおりである（甲８。訂正箇所に下線を付した。）。以下，本件訂正後の請求項１ないし９に係る発明を「本件訂正発明１」などといい，併せて「本件各訂正発明」という。また，本件訂正後の明細書（甲８）と本件特許の図面（甲７）を併せて「本件訂正明細書」という。


【請求項１】盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と，非接触で信号を受信する受信手段と，前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備えた複数の指示信号を受信する盗難防止タグにおいて，／前記受信手段は，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを一部に含む解除指示信号を受信することを可能とする一方，／前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と，暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段と，前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段と，該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段とを備えることを特徴とする盗難防止タグ。
【請求項２】前記一致判定手段が一致しないと判定したときに，警告を出力する警告出力手段を備える請求項１記載の盗難防止タグ。
【請求項３】前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号により，その記憶内容を前記新暗号コードに更新する請求項１又は２記載の盗難防止タグ。【請求項４】請求項１～３の何れかに記載の盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき解除指示信号に含めるための暗号コードを記憶する暗号記憶手段と，前記解除指示信号を，該暗号記憶手段が記憶する暗号コードを含めて発信する発信手段とを備えることを特徴とする指示信号発信装置。
【請求項５】非接触で信号を受信する受信手段と，該受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備える請求項４記載の指示信号発信装置。
【請求項６】請求項３記載の盗難防止タグが備える暗号記憶手段が記憶すべき新暗号コードを設定する暗号設定手段と，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号を，前記暗号設定手段が設定した新暗号コードを含めて発信する発信手段とを備えることを特徴とする親指示信号発信装置。【請求項７】請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する受信手段を備え，前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する請求項４又は５記載の指示信号発信装置。
【請求項８】請求項１又は２記載の盗難防止タグと，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき所定信号を発信する発信装置と，請求項４又は５記載の指示信号発信装置とを備えることを特徴とする盗難防止装置。
【請求項９】請求項３記載の盗難防止タグと，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき所定信号を発信する発信装置と，請求項６記載の親指示信号発信装置と，請求項７記載の指示信号発信装置とを備えることを特徴とする盗難防止装置。
３本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，①本件訂正前の特許請求の範囲請求項１ないし９は一群の請求項であるところ，特許無効審判の請求がされていない請求項に係る本件訂正発明８及び９は，いずれも，下記アの引用例１に記載された発明Ａ（以下「引用発明Ａ」という。），引用例１，下記イの引用例２及び下記ウの引用例３に記載された事項，並びに周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであり，独立して特許を受けることができないから，本件訂正を認めない，②本件発明１ないし４，６及び７は，いずれも，引用例１に記載された発明Ｂ（以下「引用発明Ｂ」という。），及び引用例１ないし３に記載された事項や周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであり，進歩性を欠くから，これらの発明についての本件特許は無効にすべきである，などというものである。
ア引用例１：特開平６－３１８２９１号公報（甲１）イ引用例２：特開平７－２１０７７０号公報（甲２）ウ引用例３：特公平３－４５４３６号公報（甲４）
⑵本件訂正発明８及び９と引用発明Ａとの対比
本件審決は，引用発明Ａ，並びに本件訂正発明８及び９と引用発明Ａとの一致点・相違点を，以下のとおり認定した。
ア引用発明Ａ
商品の一部を介してピン４をソケット５に挿入したときにＯＮとなり，ピン４をソケット５から外したときにＯＦＦとなるリミットスイッチ５２と，電波送出パネル２２が送出する所定の周波数の電波を受信するアンテナ５１と，前記リミットスイッチ５２がＯＦＦになったと判定してフラッグをＯＮに設定したとき及び前記アンテナ５１が前記所定の周波数の電波を受信してフラッグをＯＮに設定したときに，フラッグがＯＮに設定されている限り警報音を連続的に発音させる警報音発生器５３とを備えた電波信号からなるコード信号を受信するタグ１において，／付設されたアンテナは，リミットスイッチ５２がＯＦＦにならず，前記所定の周波数の電波を前記アンテナ５１が受信せず，前記コード信号を受信せず，これらのステップを繰り返している際にタグ１の警報動作を解除させ及び警報音の連続的な発音を停止させる，前記コード信号を受信可能とする一方，／前記コード信号は設定機能によって所望のコード信号に設定でき，／前記アンテナ５１が前記所定の周波数の電波を受信したと判定し及び前記付設されたアンテナが前記コード信号を受信したと判定するＣＰＵ５５であって，前記コード信号をタグ１に受信したと判定したとき，フラッグのＯＦＦを確認し及びフラッグをＯＦＦに設定して，前記警報動作を解除させ及び警報音の連続的な発音を停止させるＣＰＵ５５を備えるタグ１と，タグ１が備えるアンテナ５１が受信すべき所定の周波数の電波を発信する電波送出パネル２２と，コード信号出力ユニットとを備える検知装置。
イ本件訂正発明８及び９と引用発明Ａとの一致点


盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と，非接触で信号を受信する受信手段と，前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備えた指示信号を受信する盗難防止タグにおいて，／盗難防止タグは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，解除指示信号を受信することを可能とする一方，／暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段と，暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段と，該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段とを備える盗難防止タグと，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき所定信号を発信する発信装置と，指示信号発信装置とを備える盗難防止装置。
ウ本件訂正発明８と引用発明Ａとの相違点
(ア)相違点１
本件訂正発明８では，解除指示信号は所定信号を受信する「受信手段」が受信するのに対し，／引用発明Ａでは，コード信号は所定の周波数の電波を受信するアンテナ５１が受信するものではなく，「付設されたアンテナ」が受信するものである点。
(イ)相違点２
本件訂正発明８では，盗難防止タグが「複数の指示信号を受信」し，「前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段」を備え，解除指示信号が「暗号コードを一部に含」み，一致判定手段が「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定するのに対し，／引用発明Ａでは，タグ１が「コード信号を受信」し，「前記アンテナ５１が前記所定の周波数の電波を受信したと判定し及び前記付設されたアンテナが前記コード信号を受信したと判定するＣＰＵ５５」を備える点。
(ウ)相違点３
本件訂正発明８は，指示信号発信装置が「盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき解除指示信号に含めるための暗号コードを記憶する暗号記憶手段と，前記解除指示信号を，該暗号記憶手段が記憶する暗号コードを含めて発信する発信手段とを備える」のに対し，／引用発明Ａは，「コード信号出力ユニット」がかかる構成を備えていない点。
エ本件訂正発明９と引用発明Ａとの相違点
(ア)相違点１ないし３に同じ。
(イ)相違点４
本件訂正発明９は，盗難防止タグの「前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号により，その記憶内容を前記新暗号コードに更新する」のに対し，／引用発明Ａは，タグ１が記憶手段を備えるが，当該記憶手段がかかる構成を備えていない点。
(ウ)相違点５
本件訂正発明９は，「盗難防止タグが備える暗号記憶手段が記憶すべき新暗号コードを設定する暗号設定手段と，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号を，前記暗号設定手段が設定した新暗号コードを含めて発信する発信手段とを備える親指示信号発信装置」を備えるのに対し，／引用発明Ａは，かかる構成を備えていない点。
(エ)相違点６
本件訂正発明９は，指示信号発信装置が「親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する受信手段を備え，前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する」のに対し，／引用発明Ａのコード信号出力ユニットは，かかる構成を備えていない点。⑶本件発明１ないし４，６及び７と引用発明Ｂとの対比本件審決は，引用発明Ｂ，並びに本件発明１ないし４，６及び７と引用発明Ｂとの一致点・相違点を，以下のとおり認定した。
ア引用発明Ｂ
商品の一部を介してピン４をソケット５に挿入したときにＯＮとなり，ピン４をソケット５から外したときにＯＦＦとなるリミットスイッチ５２と，電波送出パネル２２が送出する所定の周波数の電波を受信するアンテナ５１と，前記リミットスイッチ５２がＯＦＦになったと判定してフラッグをＯＮに設定したとき及び前記アンテナ５１が前記所定の周波数の電波を受信してフラッグをＯＮに設定したときに，フラッグがＯＮに設定されている限り警報音を連続的に発音させる警報音発生器５３とを備えたタグ１において，／付設されたアンテナは，リミットスイッチ５２がＯＦＦにならず，前記所定の周波数の電波を前記アンテナ５１が受信せず，電波信号からなるコード信号を受信せず，これらのステップを繰り返している際にタグ１の警報動作を解除させ及び警報音の連続的な発音を停止させる，前記コード信号を受信可能とする一方，／前記コード信号は設定機能によって所望のコード信号に設定でき，／前記アンテナ５１が前記所定の周波数の電波を受信したと判定し及び前記付設されたアンテナが前記コード信号を受信したと判定するＣＰＵ５５であって，前記コード信号をタグ１に受信したと判定したとき，フラッグのＯＦＦを確認し及びフラッグをＯＦＦに設定して，前記警報動作を解除させ及び警報音の連続的な発音を停止させるＣＰＵ５５を備えるタグ１。
イ本件発明１ないし４，６及び７と引用発明Ｂとの一致点盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と，非接触で信号を受信する受信手段と，前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備えた盗難防止タグにおいて，／盗難防止タグは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方，／暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段と，解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段と，該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段とを備える盗難防止タグ。
ウ本件発明１と引用発明Ｂとの相違点
本件発明１は，暗号コードを含む解除指示信号は所定信号を受信する「受信手段」が受信し，「前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段」を備え，「前記識別手段が識別した」解除指示信号に含まれる暗号コードが一致するか否かを判定するのに対し，／引用発明Ｂは，コード信号は，所定の周波数の電波を受信するアンテナ５１が受信するものではなく，「付設されたアンテナ」が受信するものであって，「前記アンテナ５１が前記所定の周波数の電波を受信したと判定し及び前記付設されたアンテナが前記コード信号を受信したと判定するＣＰＵ５５」を備える点（相違点７）。


エ本件発明２と引用発明Ｂとの相違点
相違点７のほか，本件発明２は，対応する請求項２に記載された事項を備える点（相違点８）。
オ本件発明３と引用発明Ｂとの相違点
相違点７及び８のほか，本件発明３は，対応する請求項３に記載された事項を備える点(相違点９)。
カ本件発明４と引用発明Ｂとの相違点
相違点７ないし９のほか，本件発明４は，対応する請求項４に記載された事項を備える点（相違点１０）。
キ本件発明６と引用発明Ｂとの相違点
相違点７ないし９のほか，本件発明６は，対応する請求項６に記載された事項を備える点（相違点１１）。
ク本件発明７と引用発明Ｂとの相違点
相違点７ないし１１のほか，本件発明７は，対応する請求項７に記載された事項を備える点（相違点１２）。
４取消事由
⑴訂正の可否の判断の誤り（取消事由１）
ア本件訂正発明８に係る進歩性（相違点２）の判断の誤りイ本件訂正発明９に係る進歩性（相違点２，５及び６）の判断の誤り⑵本件発明１に係る進歩性（相違点７）の判断の誤り（取消事由２）⑶本件発明２に係る進歩性（相違点７及び８）の判断の誤り（取消事由３）⑷本件発明３に係る進歩性（相違点７ないし９）の判断の誤り（取消事由４）⑸本件発明４に係る進歩性（相違点７ないし９）の判断の誤り（取消事由５）⑹本件発明６に係る進歩性（相違点７ないし９及び１１）の判断の誤り（取消事由６）
⑺本件発明７に係る進歩性（相違点７ないし９，１１及び１２）の判断の誤り
（取消事由７）
第３当事者の主張
１取消事由１（訂正の可否の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴本件訂正発明８に係る進歩性（相違点２）の判断の誤り
ア本件審決の判断の誤り
(ア)本件審決は，引用例３に記載された「それぞれ異なるメッセージを含む信号を受信し，受信機１０４が受信した出口メッセージを含む信号及び終了メッセージを含む信号を解読するメッセージデコーダ１１６を備える付け札。」という事項（以下「引用例３事項」という。）は，本件訂正発明８における「複数の指示信号を受信し，受信手段が受信した所定信号及び解除指示信号を識別する識別手段が備える盗難防止タグ。」といえるとした。
また，本件審決は，引用例３，甲５及び６から，「信号が設定可能なコードを一部に含み，一致判定手段が前記信号に含まれる前記コードが一致するか否かを判定する」との周知技術を認定した。
その上で，本件審決は，引用発明Ａにおいて，引用例３事項及び上記周知技術を適用して，相違点２に係る本件訂正発明８の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとした。
(イ)しかし，後記のとおり，引用例３事項に，本件訂正発明８における「識別手段」は記載されておらず，引用発明Ａに引用例３事項を適用する動機付けはなく，阻害要因があり，また，本件審決が認定した上記周知技術は認められず，さらに，上記周知技術を適用しても本件訂正発明８の構成を容易に想到できない。(ウ)したがって，相違点２に係る本件訂正発明８の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
イ引用例３事項の「識別手段」
(ア)本件訂正発明８における「識別手段」は，単なる解除指示信号を識別する識別手段ではなく，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」である「前記解除指示信号」を，解除指示信号に含まれる暗号コードの一致判定に先立って識別する識別手段である。
一方，引用例３事項における「終了メッセージ」は，「１００１１」と固定されており，固定されているから，当該「終了メッセージ」と他のメッセージとを識別することができる。
したがって，引用例３事項における識別手段は，本件訂正発明８における「識別手段」とは異なる。
(イ)引用例３の付け札において，「終了メッセージ」を含む信号等の指令用語の時間スロット数は固定されており，これを増加させた上で，設定可能なコード（暗号コード）を付加することは容易に想到できない。
すなわち，引用例３の付け札においては，物品価格読出しの動作モードでは，前節に続いて指令用語（ＥＡＳメッセージ）が，貯蔵の動作モードでは，前節に続いて新規に登録され，単なる更新データである物品識別及び価格データが受信されるところ，両動作モードは，信号の種類，動作が大きく異なる。したがって，後者の物品識別及び価格データの情報量が多いとしても，前者の指令用語を増加させることにはならない。
また，引用例３の付け札において，「終了メッセージ」のコードを，本件訂正発明８の「前記解除指示信号」のように一部に含まれる暗号コードが固定されておらず任意に設定されるコードとした場合，他のメッセージ（指令用語）のコードと重複するおそれがあり，「終了メッセージ」を他のメッセージと識別できなくなる。そのため，終了メッセージを識別しつつ，所望に設定できるコード（暗号コード）を一部に含むよう構成しようとすれば，「終了メッセージ」のコードに設定可能なコードを付加しなければならないが，このことは引用例３に記載も示唆もない。さらに，引用例３の付け札において，「終了メッセージ」のコードは５つの時間スロットで完結しており，時間スロットを付加することは，いたずらにバッテリーを消耗するだけである。加えて，どのような態様により，設定可能なコードを付加するかについても必然的に定まらない。したがって，「終了メッセージ」のコードに設定可能なコードを付加することは，容易に想到できるものではない。
ウ引用例３事項の適用
引用発明Ａにおいて，コード信号（解除指示信号）を所望のコードに設定できるのは，アンテナがコード信号のみを受信し，他の信号との識別が必要ないことによるものである。引用例３事項は，メッセージのコードを固定することにより，複数のメッセージを受信しながら終了メッセージを識別している。両者は，信号を識別する構成が相反する。
また，引用発明Ａのコード信号を，引用例３のように他の信号と識別できるようにすると，所望のコードに設定することができなくなるし，引用例３の付け札における終了メッセージを，引用発明Ａのコード信号に置換すると，終了メッセージと他のメッセージとの識別ができなくなる。
エ周知技術の適用
(ア)引用例３，甲５及び６から，「信号が設定可能なコードを一部に含み，一致判定手段が前記信号に含まれる前記コードが一致するか否かを判定する」との周知技術を認定することはできず，また，かかる周知技術はそのまま適用できるものではない。


すなわち，引用例３は，貯蔵の動作モードでは，前節に続いて物品識別及び価格データを送信することにより，データを更新しているにすぎず，その際，一致判定はされていない。また，貯蔵の動作モードにおいては，物品識別及び価格データを任意に設定可能なものにしても，指令用語との重複はないから，本件訂正発明８のように複数の指令用語を受信する場合に適用できるものではない。また，甲５の「識別コード」は，各チャネルの判定に先立ち一致判定が行われ，各チャネルのコードとの重複は起こらないし，甲５の「識別コード」は，各チャネルに共通のコードであるから，本件訂正発明８のように，複数の信号のうち解除指示信号にのみ暗号コードを含ませる場合に適用できるものではない。甲５は，「ガレージドア制御装置のようなリモコンシステムに関するもの」で「非同期通信ポート」を介して送信されるから，引用発明Ａなどの盗難防止タグとは，信号の送信方法が異なり，その目的，作用も異なるから，技術分野が同一であるとはいえない。さらに，甲６には，カスタムコードを一致判定する旨の記載はなく，その技術的必要もない。また，甲６において，各信号のコードが重複することはなく，「カスタムコード」は，全ての信号に共通のものであるから，本件訂正発明８のように，複数の信号のうち解除指示信号にのみ暗号コードを含ませる場合に適用できるものではない。
(イ)本件訂正発明８は，解除指示信号を識別した後に，解除指示信号の一部に含まれる暗号コードの一致判定を行う。一方，引用例３には，暗号コードの一致判定の時期についての記載はなく，甲５は，識別コードの一致判定を先行して行っている。したがって，引用発明Ａに，本件審決が認定した前記周知技術を適用しても，解除指示信号を識別した後に，解除指示信号の一部に含まれる暗号コードの一致判定を行うことを当業者は容易に想到することができない。⑵本件訂正発明９に係る進歩性（相違点２，５及び６）の判断の誤り
ア相違点２
前記⑴と同様に，相違点２に係る本件訂正発明９の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
イ相違点５
(ア)本件審決は，引用例３に記載された「付け札が備える物品識別ＲＡＭ３６４が記憶すべきアップデートする物品識別コードを設定する設定手段と，付け札が備える受信機／送信機（ＲＸ／ＴＸ）ユニット３０４が受信すべき貯蔵に割当てられた前節とそれに続く物品識別および価格を有する信号を，前記設定手段が設定した前記物品識別コードを含めて発信する送信機３２４とを備えるＥＡＳメッセージ発生器３２０及び送信機３２４。」という事項は，本件訂正発明９における「盗難防止タグが備える記憶手段が記憶すべき新コードを設定する設定手段と，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき変更指示信号を，前記設定手段が設定した新コードを含めて発信する発信手段とを備える親指示信号発信装置。」といえるとした。その上で，本件審決は，引用発明Ａにおいて，引用例３に記載された上記事項を適用して，相違点５に係る本件訂正発明９の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとした。
(イ)しかし，本件訂正発明９は，指示信号発信装置が悪用されて暗号コードの変更が行われることがないように，日常の業務に用いられる「指示信号発信装置」とは異なる「親指示信号発信装置」に暗号変更コード信号を発信させるようにしたものである。したがって，日常業務に使用され，暗号コードの不正変更への対応が考慮されていない引用例３に記載された上記「ＥＡＳメッセージ発生器３２０及び送信機３２４」は，日常業務において行われる物品識別及び価格データの信号の設定手段を有するだけであり，本件訂正発明９における「親指示信号発信装置」に相当しない。
また，引用例１や引用例３には，「親指示信号発信装置」について記載も示唆もない。
(ウ)よって，相違点５に係る本件訂正発明９の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
ウ相違点６
(ア)本件審決は，引用発明Ａにおいて，引用例１の記載を参酌して，相違点６に係る本件訂正発明９の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとした。
(イ)しかし，引用例１には，コード信号出力ユニット１１とは別の装置であって，かつ，日常業務に使用されない装置によって発信される暗号変更指示信号を受信することのできる出力ユニットについて記載も示唆もない。(ウ)よって，相違点６に係る本件訂正発明９の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
⑶小括
以上のとおり，本件訂正発明８及び９は，いずれも当業者が容易に発明をすることができたものではなく，独立して特許を受けることができるから，本件訂正は認められるべきである。
〔被告の主張〕
⑴本件訂正発明８に係る進歩性（相違点２）の判断
ア本件審決の判断に誤りはないこと
本件審決に誤りはなく，相違点２に係る本件訂正発明８の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
イ引用例３事項の「識別手段」
(ア)引用例３の付け札は，警報オフとする「終了メッセージを含む信号」を識別しており，警報オフとする点においては，本件訂正発明８における「解除指示信号」を識別している。そして，「解除指示信号」を「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とすることは，後記エのとおり，容易に想到できる。(イ)引用例３においては，貯蔵の動作モードに関する構成（第１６図，第１７図）を，物品価格読出しの動作モードに関する構成（第１図ないし１５図）に組み合わせる旨記載されており，いずれの構成においても前節とそれに続くデータが送信される。したがって，引用例３の付け札において，指令用語の時間スロットを増加させることは技術的に可能であり，物品識別及び価格データの情報量に照らして，時間スロットを増加させることは，当業者であれば当然に行うことである。また，引用例３の付け札において，「終了メッセージ」を含む信号を，設定機能によって所望に設定できるコード（暗号コード）を一部に含むように構成することは当業者にとって格別困難ではない。「終了メッセージ」の後に設定可能なコードを付加できるか否かは問題ではない。
ウ引用例３事項の適用
引用発明Ａと引用例３事項は，いずれも窃盗防止に使用されるタグに関する技術分野において共通する。
そして，引用発明Ａにおいて，コード信号（解除指示信号）以外の信号を受信可能とするには，引用例３事項のように，他の信号を識別できるようにすれば足り，受信可能とすることに阻害要因はない。
エ周知技術の適用


(ア)引用例３，甲５及び６から，「信号が設定可能なコードを一部に含み，一致判定手段が前記信号に含まれる前記コードが一致するか否かを判定する」との周知技術を認定でき，引用発明Ａに同周知技術をそのまま適用できる。すなわち，引用例３に記載されたコードは，物品識別コードであるから，当然に一致判定されることが予定されている。甲５には，ＩＤコードやチャンネル番号が一致するか否かを判定する旨記載されている（図９）。甲６に記載されたカスタムコードは，識別コードであるから，当然に一致判定されることが予定されている。そして，引用発明Ａと上記周知技術は，コード信号を送受信する通信技術という点において技術分野が共通する。
なお，本件訂正発明８は，解除指示信号に「のみ」，一部に設定可能なコードである暗号コードを含ませるものではない。
(イ)引用発明Ａに，引用例３事項を適用するに当たり，上記周知技術を適用すれば，「終了メッセージを含む信号」が設定機能によって所望に設定できるコード（暗号コード）を一部に含み，引用発明Ａの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するような構成を容易に得ることができる。そして，このような構成は，解除指示信号を識別した後に解除指示信号の一部に含まれる暗号コードの一致判定を行うという構成に相当する。⑵本件訂正発明９に係る進歩性（相違点２，５及び６）の判断
ア相違点２
前記⑴と同様に，相違点２に係る本件訂正発明９の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点５
引用例３には，携帯ユニット４とは別に，ＥＡＳメッセージ発生器３２０及び送信機３２４について記載されており，当業者であれば，後者を「親指示信号発信装置」として用いることを容易に想到し得る。本件訂正発明９の「親指示信号発信装置」は日常業務に用いられないとは特定されておらず，このことは「親指示信号発信装置」の特徴にはならない。
したがって，相違点５に係る本件訂正発明９の構成は，引用例３に記載された事項を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものである。
ウ相違点６
引用例１には，「タグ１及びコード信号出力ユニット１１にそれぞれコード信号の設定手段を備え付けること」が記載されているところ，引用例３におけるＥＡＳメッセージ発生器３２０及び送信機３２４のような装置を，コード信号出力ユニット１１とは別の装置である「親指示信号発信装置」とし，同装置から発信される暗号変更指示信号を「タグ１及びコード信号出力ユニット１１」で受信する構成を得ることは容易に想到し得る。本件訂正発明９の「親指示信号発信装置」は日常業務に用いられないとは特定されておらず，このことは「親指示信号発信装置」の特徴にはならない。
したがって，相違点６に係る本件訂正発明９の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
⑶小括
以上のとおり，本件訂正発明８及び９は，いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであり，独立して特許を受けることができないから，本件訂正は認められない。
２取消事由２（本件発明１に係る進歩性（相違点７）の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴相違点７
ア本件審決は，引用発明Ｂにおいて，引用例２に記載された事項を適用して，相違点７に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとした。
イしかし，引用例２では，信号識別手段が信号識別の前段階にコードを利用しているにすぎず，信号識別手段は，警告音停止信号を識別した後に，さらに暗号コードの一致判定は行っていない（図１及び２）。また，引用例２において，警告音停止制御信号Ｘが出力されてブザー８が停止され処理が完結するから，その後に，何らかの処理を行う必要性はない。したがって，引用例２には，相違点７に係る構成が開示されていない。なお，引用例２には，一般的に信号処理回路で信号識別が行えることは開示されておらず，引用例２の警告音停止信号は単一のコードそのものではないから，コードの一致判定のみで警告音停止信号の識別は行えるものではない。
また，引用発明Ｂに，引用例２に記載された事項を適用し，さらに，追加で一致判定を行う設計とすることはない。
加えて，本件発明１が奏する効果は，バッテリー消費の点から，当業者が予測できないものである。
ウしたがって，相違点７に係る本件発明１の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
⑵小括
よって，本件発明１は，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
⑴相違点７
「受信したコード信号及び上記記憶手段が記憶するコード信号が一致するか否かを判定する一致判定手段」が備えられた引用発明Ｂに，引用例２に記載された「警告音作動信号と警告音停止信号のキャリアー周波数を同一にして１つの共振回路（電磁結合手段）で両信号を受信させ，後段の信号処理回路で信号識別を行う」という事項（【００１７】）を適用すれば，「識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段」という相違点７に係る構成を得ることができる。
また，引用例２においては，警告音停止信号が識別された上で，あらかじめ書き込んである指定コードとの一致回数が追加で判断されている。したがって，相違点７に係る本件発明１の構成は，引用例２に記載された事項を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものである。
⑵小括
よって，本件発明１は，当業者が容易に発明をすることができたものである。３取消事由３（本件発明２に係る進歩性（相違点７及び８）の判断の誤り）に
ついて
〔原告の主張〕
⑴相違点７
相違点７に係る本件発明２の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
⑵相違点８
ア本件審決は，引用発明Ｂにおいて，「一致判定手段がコード信号が一致しないと判定したときに，警告を出力する警告出力手段」との周知技術を適用して，相違点８に係る本件発明２の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとした。
イしかし，本件発明２は，解除指示信号に含まれる暗号コードが一致しないと判定したときに警告を出力するものであるが，本件審決が認定した周知技術は，コード信号が一致しないと判定したときに警告を出力するものである。引用発明Ｂに同周知技術を適用しても，相違点８に係る本件発明２の構成に至らない。ウしたがって，相違点８に係る本件発明２の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
⑶小括
よって，本件発明２は，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
⑴相違点７
相違点７に係る本件発明２の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
⑵相違点８


一致しないと判定したときに，警告を出力する警告出力手段は，周知技術である（甲３）。
したがって，相違点８に係る本件発明２の構成は，周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものである。
⑶小括
よって，本件発明２は，当業者が容易に発明をすることができたものである。４取消事由４及び５（本件発明３及び４に係る進歩性（相違点７ないし９）の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴相違点７及び８
相違点７及び８に係る本件発明３の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
⑵相違点９
ア本件審決は，引用例３に記載された「物品識別ＲＡＭ３６４は，受信機／送信機（ＲＸ／ＴＸ）ユニット３０４が受信する，貯蔵に割当てられた前節とそれに続く物品識別および価格を有する信号により，その記憶内容をアップデートする物品識別コードとするＥＡＳ付け札。」という事項は，本件発明３における「記憶手段は，受信手段が受信する，新コードへの変更を指示する変更指示信号により，その記憶内容を前記新コードに更新する盗難防止タグ。」といえるとした。その上で，本件審決は，引用発明Ｂにおいて，引用例３に記載された上記事項を適用して，相違点９に係る本件発明３の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たことであるとした。
イしかし，引用例３には，「貯蔵に割当てられた前節とそれに続く物品識別および価格を有する信号」という事項は記載されていない。また，同信号は，本件発明３における「変更指示信号」にも当たらない。
ウしたがって，相違点９に係る本件発明３の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
⑶小括
よって，本件発明３は，当業者が容易に発明をすることができたものではなく，本件発明４も，同様に，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
⑴相違点７及び８
相違点７及び８に係る本件発明３の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
⑵相違点９
引用例３の付け札は，物品価格読出しモードとは異なる「もう１つのモード」においても当然に，そのモード用の前節とそれに続く物品識別及び価格を有する信号により，アップデートされる。
したがって，相違点９に係る本件発明３の構成は，引用例３に記載された事項を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものである。
⑶小括
よって，本件発明３は，当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明４も，同様に，当業者が容易に発明をすることができたものである。５取消事由６（本件発明６に係る進歩性（相違点７ないし９及び１１）の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
相違点７ないし９に係る本件発明６の構成を，当業者は容易に想到し得ないし，相違点５と同様に，相違点１１に係る本件発明６の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
よって，相違点１０について判断するまでもなく，本件発明６は，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
相違点７ないし９に係る本件発明６の構成を，当業者は容易に想到し得たものであり，相違点５と同様に，相違点１１に係る本件発明６の構成を，当業者は容易に想到し得たものである。
よって，本件発明６は，当業者が容易に発明をすることができたものである。６取消事由７（本件発明７に係る進歩性（相違点７ないし９，１１及び１２）の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
相違点７ないし９及び１１に係る本件発明７の構成を，当業者は容易に想到し得ないし，相違点６と同様に，相違点１２に係る本件発明７の構成を，当業者は容易に想到し得ない。
よって，相違点１０について判断するまでもなく，本件発明７は，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
相違点７ないし９及び１１に係る本件発明７の構成を，当業者は容易に想到し得たものであり，相違点６と同様に，相違点１２に係る本件発明７の構成を，当業者は容易に想到し得たものである。
よって，本件発明７は，当業者が容易に発明をすることができたものである。
第４当裁判所の判断
１本件各訂正発明について
本件各訂正発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２(2)【請求項１】ないし【請求項９】のとおりである。そして，本件訂正明細書によれば，本件各訂正発明の特徴は，以下のとおりである。なお，本件明細書には，別紙本件明細書図面目録【図１】，【図７】のとおり図面が記載されている。
(1)技術分野
本件各訂正発明は，盗難防止対象物に対する取付け状態及び取外し状態を検出し，取外し状態を検出したとき及び非接触で所定信号が与えられたときに警報を出力する盗難防止タグ，盗難防止タグに指示信号を与える指示信号発信装置，盗難防止タグ及び指示信号発信装置に指示信号を与える親指示信号発信装置，並びにこれらで構成される盗難防止装置の改良に関する（【０００１】）。
(2)背景技術
アセットモード
従来の盗難防止タグは，盗難防止対象物に取り付けると（第１動作モードの場合），又は盗難防止対象物に取り付けた後にリモートコントロールキーから非接触でセットコードを与えると（第２動作モードの場合），警報出力が可能な状態であるセットモードになる（【０００２】【０００９】【００１０】）。
イ発報モード
その後，その盗難防止タグを取り付けた盗難防止対象物をその設置区域から持ち出そうとすると，設置区域の出入口に設置された発信装置からの所定信号を受信し，発報モードになって警報を出力し，また，これを避けようとして盗難防止対象物からその盗難防止タグを取り外すと，やはり発報モードになって警報を出力する（【０００３】【００１３】～【００１５】）。
ウリセットモード
盗難防止タグが，セットモード又は発報モードにあるときに，リモートコントロールキーから非接触でリセットコードを与えると，発信装置からの所定信号を受信したり盗難防止対象物から取り外されたりしても警報を出力しない状態であるリセットモードになる（【０００９】【００１０】【００１６】）。
エ背景技術の効果
従来の盗難防止タグは，リモートコントロールキーからセットコード，リセットコード，動作モードの変更を指示するコード等を非接触で与えて，盗難防止タグのモードを変更できる（【０００９】）。


したがって，ある程度まとまった個数の商品にそれぞれ盗難防止タグを取り付けた後に，一括してこれらの盗難防止タグを作動状態にする方法，ある程度まとまった個数の商品に取り付けられたそれぞれの盗難防止タグを取り外すことなく，一括して作動状態にしたり作動状態を解除したりする方法，個々の商品に盗難防止タグの取付け又は取外しをするだけで，その盗難防止タグを作動状態又は非作動状態にする方法など，種々の方法で使用することができて便利であった（【００１７】）。
(3)本件各訂正発明が解決しようとする課題
従来の盗難防止タグは，それを使用する盗難防止装置を導入した店舗の間でリセットコードが共通になるため，①互いに隣接する店舗に同じ盗難防止装置が導入されると，ある店舗のリモートコントロールキーでその隣にある別の店舗の盗難防止タグをリセットモードにすることができるようになるので，盗難防止に役立たない恐れがある，②いったん，ある店舗のリモートコントロールキーが盗まれたりリセットコードが知られたりすると，その店舗だけでなく，その店舗と同じ盗難防止装置を導入した店舗全てにおいて，盗難防止装置がその機能を果たせなくなる，という問題があった（【００１９】）。
(4)課題を解決するための手段
本件各訂正発明は，上記(3)の課題を解決するため，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１ないし９の構成を採用したものである（【００２０】）。すなわち，本件訂正発明１の盗難防止タグについて，受信手段は，警報出力手段が作動可能である状態（セットモード）及び警報出力状態（発報モード）の解除を指示する，暗号コードを一部に含む解除指示信号（リセットコード）を受信する。識別手段は，受信手段が受信した所定信号及び解除指示信号を識別する。そして，一致判定手段は，識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定し，これが一致すると判定したときに，解除手段は，警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する（リセットモード）。これにより，この盗難防止タグは，店舗ごとに異なる解除指示信号を設定することができ，より確実に盗難を防止することができる（【００２２】【図１】【図７】）。
本件訂正発明２の盗難防止タグは，さらに上記一致判定手段が一致しないと判定したときに，警告を出力するものである（【００２３】）。本件訂正発明３の盗難防止タグの暗号記憶手段は，暗号変更指示信号により，記憶する暗号コードを新暗号コードに更新するものである（【００２４】）。
本件訂正発明４，５及び７の指示信号発信装置は，本件訂正発明１ないし３の盗難防止タグに解除指示信号を発信するものなどである（【００２６】【００２７】【００３１】）。
本件訂正発明６の親指示信号発信装置は，本件訂正発明３の盗難防止タグに新暗号コードを含む暗号変更指示信号を発信するものである（【００２９】）。本件訂正発明８の盗難防止装置は，盗難防止タグ及び指示信号発信装置を組み合わせた盗難防止装置であり，本件訂正発明９の盗難防止装置は，さらに親指示信号発信装置を組み合わせた盗難防止装置である（【００３２】【００３４】）。
(5)本件各訂正発明の効果
本件訂正発明１の盗難防止タグは，店舗ごとに異なるリセットコードを設定することができるので，より確実に盗難を防止することができる（【０１１８】）。本件訂正発明２の盗難防止タグは，例えば他の店舗から盗んできた指示信号発信装置でリセットしようとしても，すぐに露見するし，試行錯誤によりリセットコードを知ることは困難なので，より確実に盗難を防止することができる（【０１１９】）。本件訂正発明３の盗難防止タグは，指示信号発信装置が盗まれたりリセットコードが知られたりしても，リセットコードを容易に変更することができるので，より確実に盗難を防止することができる（【０１２０】）。
本件訂正発明４，５及び７の指示信号発信装置，並びに本件訂正発明６の親指示信号発信装置は，それぞれに対応する盗難防止タグと同様の効果を奏する（【０１２１】～【０１２４】）。
本件訂正発明８の盗難防止装置は，店舗ごとに異なるリセットコードを設定することができるので，より確実に盗難を防止することができる（【０１２５】）。本件訂正発明９の盗難防止装置は，指示信号発信装置が盗まれたり解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更することができるので，より確実に盗難を防止することができる（【０１２６】）。
２引用発明Ａについて
引用例１（甲１）に，前記第２の３(2)アの引用発明Ａが記載されていることは当事者間に争いがない。そして，引用例１には，引用発明Ａについて，次のとおり開示されている。
(1)引用発明Ａは，商品の盗難防止に利用されるタグの検知装置に関する（【０００１】）。
(2)従来，商品の無断持ち出しを防止するために商品に取り付けられるタグは，店の出口に設定された検知エリアに入ったり無断で商品から取り外されたりすると警報を発するように構成されている（【０００２】）。また，タグを付け替えるときやタグを取り外して商品を梱包するときに警報動作を解除するための解除機構が設けられている（【０００３】）。しかし，この解除機構は，タグに設けられている孔に棒状のキーを差し込むと警報動作が解除されるという単純なものであり，このキーも，容易に複製し得る極めて単純な形状であり，しかも，多数のタグに対して共通に使用されていた（【０００４】）。このため，盗難防止効果の点で不十分である問題，警報動作の解除を速やかに行うことができないという問題があった（【０００４】～【０００７】）。(3)引用発明Ａは，盗難防止効果を損なうことなく，必要なときには警報動作を速やかに解除することができるタグの検知装置を得るという課題を解決するために，出力手段から出力される，あらかじめ定められた信号が入力されたことを識別して警報動作を解除する解除手段をタグに設けたものである（【０００８】【０００９】）。(4)引用発明Ａは，出力手段から出力される，あらかじめ定められた信号が入力されたことを識別したときに解除手段が警報動作を解除するので，その信号がどのようなものかを知らなければタグの警報動作を解除することができず，したがって，警報動作の速やかな解除が可能になる一方で，盗難防止効果を十分に期待することができる（【００１０】【００５７】）。
３取消事由１（訂正の可否の判断の誤り）について
(1)本件訂正発明８の進歩性
ア相違点２
本件訂正発明８と引用発明Ａとが，前記第２の３(2)ウ(イ)の相違点２において相違することは，当事者間に争いがない。
イ引用例３に記載された事項について
引用例３（甲４）に，「それぞれ異なるメッセージを含む信号を受信し，受信機１０４が受信した出口メッセージを含む信号及び終了メッセージを含む信号を解読するメッセージデコーダ１１６を備える付け札。」（引用例３事項）が記載されていることは，当事者間に争いがない。そして，引用例３には，引用例３事項について，次のとおり開示されている。なお，引用例３には，別紙引用例３図面目録図１０のとおり図面が記載されている。


(ア)引用例３事項の付け札は，窃盗防止のための電子物品監視システムに使用される（３頁左欄２７行～３３行）。
(イ)引用例３事項の付け札が使用される電子物品監視システムは，警報能力を備えた自己給電付け札を採用する型式の電子物品監視システムの作動能力の拡張を目的とするものである（４頁左欄２５行～３１行）。
上記電子物品監視システムは，物品に解除可能に取り付けられる付け札と，能動的包装メッセージ，オーディオ包装メッセージ，受動的包装メッセージ，保管メッセージ又は終了メッセージを含む信号を送信する勘定所送信機ユニットと，出口メッセージを含む信号を送信する出口送信機ユニットと，終了メッセージを含む信号を送信する携帯送信機ユニットとを含む（４頁左欄３２行～右欄２３行，５頁左欄２５行～右欄３９行）。なお，各メッセージを含む信号は，アンテナから送信される電波信号である（９頁左欄４３行～右欄３５行）。
(ウ)引用例３事項の付け札は，それを物品に取り付けるための取付け装置と，信号を受信してそれに含まれるメッセージを解読するメッセージデコーダを含む受信機ユニットと，警報ユニットと，信号処理器とを含み，信号処理器は，取付け装置の状態と解読されたメッセージとに応じて警報ユニットを作動させ，感知可能な出力警報表示を与える（４頁左欄２４行～右欄２３行，５頁右欄４０行～６頁左欄６行，同欄２０行～２９行，同頁右欄３行～１３行）。例えば，付け札は，出口メッセージを含む信号を受信したり取付け手段が開放状態にされたりすると無条件に出力警報表示を発生し，終了メッセージを含む信号を受信すると出力警報表示を中止することができる（９頁左欄４３行～右欄３５行）。(エ)各メッセージを含む信号は，１２個の時間スロットで構成されるデジタル信号であり，７個の時間スロットからなる識別パターンである前節と，５個の時間スロットからなるメッセージ又は指令用語に供せられる（８頁左欄２６行～右欄１３行，図１０）。
ウ引用例３事項を適用する動機付け
(ア)引用発明Ａが検知の対象とするタグと引用例３事項の付け札とは，いずれも盗難防止装置に使用されるタグ（付け札）の技術分野に関するものである。また，引用発明Ａと引用例３事項の付け札が使用される電子物品管理システムは，いずれも，タグ（付け札）が警報動作を開始する際には，電波送出パネル２２（出口送信機ユニット）が信号を発信し，タグ１（付け札）がこれを受信するものであって，警報動作を終了する際には，コード信号出力ユニット（勘定所送信機ユニット又は携帯送信機ユニット）が信号を発信し，タグ１（付け札）がこれを受信するものである。このように，引用発明Ａと引用例３事項の付け札が使用される電子物品管理システムとは，タグ（付け札）が警報動作を開始する際及び終了する際の作用機序において共通する。
さらに，引用発明Ａは，警報動作を開始させる所定の周波数の電波及び警報動作を終了させるコード信号のみを使用するものであるが，引用例３事項の付け札が使用される電子物品管理システムは，これらに相当する信号（出口メッセージ及び終了メッセージ）に加えて，能動的包装メッセージ，オーディオ包装メッセージ，受動的包装メッセージ及び保管メッセージを含む信号を使用し，電子物品監視システムの作動能力を拡張するものである。このように，引用例３事項の付け札は，引用発明Ａが検知の対象とするタグと比較して，その作動能力が拡張されたものである。(イ)以上によれば，当業者は，引用発明Ａが検知の対象とするタグに，盗難防止装置に使用されるものであって，警報動作の開始及び終了の作用機序が共通し，さらに作動能力が拡張された引用例３事項の付け札を適用する動機付けがあるというべきである。
エ引用例３事項を適用した引用発明Ａの構成
(ア)本件訂正発明８において，盗難防止タグは，警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除するに当たり，「一致判定手段が「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定する」ものである。一致判定手段は，前記識別手段が解除指示信号を識別した後に，その解除指示信号に含まれる暗号コードと，暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定するから，識別手段による解除指示信号の識別に用いられるコードと，一致判定手段による暗号コードの一致判定に用いられるコードとは無関係なものということができる。
また，本件明細書に記載された実施例（【図７】）では，６ビット（Ｄ０ないしＤ５）のデータコード９種類のうち，データビットＤ０及びＤ１が「０，０」であるのは，リセットコード（解除指示信号）だけであるから，受信したデータコードがリセットコードであることは，データビットＤ０及びＤ１だけで識別することができる。そして，データコードＤ２ないしＤ５が，「暗号（００００～１１１１）」として用いられている。そうすると，実施例においても，リセットコードであることを示すデータコード「０，０」と，暗号である４桁のデータコードとは無関係なものとして記載されているということができる。
したがって，本件訂正発明８の盗難防止タグは，一致判定手段が，「前記解除指示信号」の一部に含まれる，解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コード」と，記憶された暗号コードとの一致判定を行うものと認められる。(イ)一方，引用発明Ａにおいて，タグ１は，警報動作を解除するに当たり，「コード信号」（警報動作を終了させる電波信号）の受信を判定する。そして，引用例３事項のメッセージデコーダ１１６は，受信した「それぞれ異なるメッセージを含む信号」から「終了メッセージを含む信号」（警報動作を終了させる電波信号）を解読するものである。したがって，引用例３事項を適用した引用発明Ａにおいて，タグ１は，警報動作を解除するに当たり，受信した「コード信号」と，受信した「それぞれ異なるメッセージを含む信号」との解読を行う，すなわち，受信したコード信号と，記憶された「それぞれ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うことになる。
(ウ)そうすると，警報動作を終了させるに当たり，本件訂正発明８の盗難防止タグは，解除信号の一部に含まれる，解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コード」と，記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し，引用例３事項を適用した引用発明Ａのタグは，解除信号である「コード信号」と，記憶された「それぞれ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものである。
したがって，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正発明８の構成に至らないというべきである。
オ本件審決の判断について


(ア)本件審決は，引用例３事項の「終了メッセージを含む信号」は，警報オフとする点において，「解除指示信号」と共通するとした上で，引用例３，甲５（米国特許第５１４８１５９号明細書。平成４年公開）及び甲６（「ＮＥＣＭＯＳ集積回路μＰＤ６１２１，６１２２データシート」ＮＥＣ株式会社。平成７年公開）から，「信号が設定可能なコードを一部に含み，一致判定手段が前記信号に含まれる前記コードが一致するか否かを判定する」という周知技術（以下「審決認定周知技術」という。）が認められるから，引用例３事項を適用するに当たって，引用例３事項の「終了メッセージを含む信号」を，設定機能によって所望に設定できるコードを一部に含み，引用発明Ａの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するように構成することは，当業者にとって格別困難ではないと判断した。
(イ)本件審決は，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たり，周知技術を考慮して変更した引用例３事項を適用することによって，本件訂正発明８を容易に想到することができるとするものである。
しかしながら，前記エのとおり，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正発明８の構成に至らないところ，さらに周知技術を考慮して引用例３事項を変更することには格別の努力が必要であるし，後記(ウ)のとおり，引用例３事項を適用するに当たり，これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり，当該副引用発明の構成を変更することは，通常容易なものではなく，仮にそのように容易想到性を判断する際には，副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから，本件審決の上記判断は，直ちに採用できるものではない。
(ウ)引用例３事項の変更について
ａ引用発明Ａ及び引用例３事項の内容
審決認定周知技術は，一致判定手段が，信号の一部に含まれるコードと，あらかじめ記憶されたコードとの一致判定を行うものであり，信号の具体的構成として，信号の一部に一致判定のためのコードが含まれるものである。一方，引用発明Ａが記載された引用例１には，「コード信号」の構成について，「なお，上記実施例では，コード信号を予め定められたものとして扱っているが，コード信号の設定機能をタグ１およびコード信号出力ユニット１１にそれぞれ備付け，これらの設定機能によって所望のコード信号を設定できるようにしても構わない。この場合は，各店毎に，それぞれのコード信号を設定することができるので，防犯効果を更に期待することができる。」（【００３６】）と記載されているにとどまる。引用例１には，「コード信号」（審決認定周知技術における「信号」に相当する。）の具体的な構成をどのようなものにするかについては記載も示唆もされていない。
また，引用例３には「終了警報信号のためのメッセージ・パターンは…１００１１である。」と記載され（８頁右欄７行～９行），「終了メッセージ」（審決認定周知技術における「信号」に相当する。）を変更することについての示唆はない。引用例３の付け札が，信号が送信されるごとに物品識別及び価格付けデータが変更されるものであったとしても（１１頁左欄２０行～３４行），「終了メッセージ」を含む信号の一部に一致判定のためのコードを含むように構成を変更することと，物品識別及び価格付けデータを変更することとは，後者は一致判定のために使われるものではなく，その信号の意味が異なるから，後者の変更をもって，前者を変更することについて示唆があるということはできない。
このように，引用発明Ａにも引用例３にも，審決認定周知技術を適用する示唆はないから，仮に審決認定周知技術が認められたとしても，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たり，審決認定周知技術を前提に，引用例３事項の構成を変更しようとは考えないというべきである。
ｂ引用発明Ａ及び引用例３事項の目的効果
引用発明Ａは，「コード信号は設定機能によって所望のコード信号に設定でき」るものである。これによって，引用発明Ａは，「各店毎に，それぞれのコード信号を設定することができるので，防犯効果を更に期待することができる。」（【００３６】），「予め定められた信号のみによって警報動作が解除されるので，盗難防止効果を十分に期待することができる」（【００５７】）という効果を奏するものである。
そして，引用発明Ａにおける所望のものに設定可能な「コード信号」について，審決認定周知技術のように，その一部に一致判定のためのコードを含ませることによって，さらに，何らかの効果が得られるかは不明である。前記１(3)に記載した本件各訂正発明が解決しようとする課題が，仮に周知であったとしても，引用発明Ａのタグは，既に当該課題の解決手段を有するものである。また，引用例３は，「電子物表監視システムにおける拡張された作動能力を提供すること」を目的とするものであり（４頁左欄２８行～３１行），引用例３事項の「終了メッセージを含む信号」における信号の構成を変更しても，この目的を達成することにはならない。
このように，引用発明Ａ及び引用例３事項に，審決認定周知技術を適用しても，その目的とする効果が変わるものということはできないから，仮に審決認定周知技術が認められたとしても，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たり，審決認定周知技術を前提に，あえて引用例３事項の構成を変更しようとは考えないというべきである。
(エ)よって，仮に審決認定周知技術が認められたとしても，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たって，引用例３事項の「終了メッセージを含む信号」を，設定機能によって所望に設定できるコードを一部に含み，引用発明Ａの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するように構成することを，当業者は容易に想到することができるものとはいえない。
カ小括
以上のとおり，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正発明８の構成に至らないというべきである。また，仮に審決認定周知技術が認められたとしても，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たり，引用例３事項の構成を変更することは容易でないから，これによって，相違点２に係る本件訂正発明８の構成に至るということもできない。
したがって，引用発明Ａにおいて，相違点２に係る本件訂正発明８の構成を備えるようにすることを，当業者は容易に想到することができないというべきである。よって，本件訂正発明８は，当業者が引用発明Ａに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない。
(2)本件訂正発明９の進歩性
本件訂正発明９と引用発明Ａとが，相違点２において相違することは，当事者間に争いがなく，前記⑴と同様に，引用発明Ａにおいて，相違点２に係る本件訂正発明９の構成を備えるようにすることを，当業者は容易に想到することができない。よって，本件訂正発明９は，当業者が引用発明Ａに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない。
(3)本件訂正の可否


平成２９年５月１７日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００２９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年２月１５日
判            決
原            告        株式会   社三共
訴訟代理人弁理士      小原博   生
小堀   益
堤   隆人
松本正   孝
被     告      特許庁   長官
指定代   理人       瀬津太   朗
長崎洋   一
富澤哲   生
金子尚   人
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１４－３７０７号事件について平成２７年１２月１４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断（相違点の認定及び判断）の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「遊技機」とする発明につき，平成２０年９月３０日に特許出願（特願２００８－２５４４６７号。以下「本願」という。甲８の２）をしたが，平成２５年１１月２０日付けで拒絶査定を受けた。
原告は，平成２６年２月２７日，拒絶査定不服審判請求をし（不服２０１４－３７０７号），平成２７年８月２６日，手続補正（本願補正）をした。特許庁は，平成２７年１２月１４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成２８年１月５日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願補正後の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，次のとおりである（甲９の２。以下，本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。）。「複数種類の識別情報を変動表示させ，表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機で
あって，
変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と，前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ，表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え，
前記演出制御手段は，
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に，該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定
の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と，
前記再変動態様が選択されたときにおいて１回目の仮停止よりも前において，前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知
制限手段と，
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知する報知態様を，複数種類の報知態様のうちから選択するとともに，前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングとのうちから選択する報知態様選択手
段とを備え，
前記変動態様選択手段は，前記再変動表示の回数が特定回である第１再変動態様を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第２再変動態様を選択するときの方が前記特定表示結果の導出される期待度が高くなるように，
前記再変動態様を選択し，
前記報知態様選択手段は，何回目の前記再変動表示かに応じて異なる割合により，前記複数種類の報知態様のうちから何れかの報知態様を選択するとともに，前記再変動表示が実行されるか否かに応じて異なる割合により，前記第１タイミングと前記第２タイミングとのうちから前記所定の情報を報知するタイミングを選択することを特徴とする遊技機。」
３審決の理由の要点
本願発明は，特開２００８－１９４０６９号公報（甲１。以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「刊行物発明」という。）に対して周知技術を適用して，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項に基づいて特許を受けることができない。
(1)刊行物発明の認定
刊行物発明は，次のとおりである。
「始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行い，表示結果を停止表示する複数の可変表示部を有する可変表示装置を備え，変動表示の停止結果として特定の識別情報の組み合せが停止表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能な遊技機であって，停止表示以前に停止結果を特定の識別情報の組み合せとするか否かを決定する事
前決定手段と，
事前決定手段の決定にもとづいて，可変表示装置における識別情報の変動パター
ンを決定する変動パターン決定手段と，
変動パターン決定手段が決定した変動パターンにもとづいて，可変表示装置の識別情報を変動表示させ，表示結果を停止表示させる表示制御手段と，を備え，表示制御手段は，受信した変動パターンコマンドの内容が擬似連続変動を伴う変
動パターンである場合，
通常変動の停止時にチャンス目が仮停止表示されるか，すべり演出が実施された後に所定の図柄が仮停止表示され，その後にスーパーリーチに発展する演出が実
行され，
全ての可変表示部の識別情報を仮停止させた後，全ての可変表示部の識別情報の再変動を開始させる全再変動態様を１回または複数回行う複数回変動パターンを
実行させる複数回変動パターン実行手段を備え，
さらに，すべり演出を伴う変動パターンであると判定されると，識別情報の変動中であって，全ての識別情報が仮停止していないときに，全再変動態様が行われるか否かを擬似連続予告演出図柄を表示させることで予告する全再変動継続予告手
段を備え，
仮停止図柄決定処理において，Ｎ（初期値は０である）＋１番目の飾り図柄の仮停止の後で，かつ，Ｎ＋２番目の飾り図柄が仮停止する前に，擬似連続予告演出を実施するか否かを決定し，擬似連続予告演出を実施することに決定された場合に表示する擬似連続予告演出図柄を，抽出した乱数値に従って，擬似連続予告演出図
柄選択用テーブルを用いて決定し，


全再変動継続予告手段は，第１全再変動継続予告手段（擬似連続変動が継続する信頼度が５０％である第１擬似連続予告演出図柄により擬似連続予告演出を実施する部分）と，該第１全再変動継続予告手段による予告が行われた場合よりも全再変動態様が実施される割合の高いことを予告する第２全再変動継続予告手段（擬似連続変動が継続する信頼度が１００％である第２擬似連続予告演出図柄により擬似連続予告演出を実施する部分）とを備え，
表示制御手段は，抽出した乱数値により，第１擬似連続予告演出図柄（「まだまだ続くかもー」というメッセージとともにキャラクタを表示させる）と第２擬似連続予告演出図柄（「まだまだ続くよー」というメッセージとともにキャラクタを表示させる）とのうちから，いずれかの擬似連続予告演出図柄を決定し，可変表示装置９
に表示させ，
全再変動継続予告手段により実施される，第１擬似連続予告演出図柄，及び，第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を，可変表示装置９において飾り図柄が変動中であって，全て（左中右）の図柄が仮停止していないときに行い，擬似連続変動は最大４回まで実施され，擬似連続変動を含む変動パターンでは，擬似連続変動の回数が多いほど大当りの発生する割合が高くなり，擬似連続予告演出図柄選択用テーブル（はずれ用）と擬似連続予告演出図柄選択用テーブル（大当り用）とでは，表示結果が大当りであるときにはずれであるときよりも第２擬似連続予告演出図柄を選択する割合が高くなるように判定値が割り振
られている
遊技機。」
(2)一致点の認定
本願発明と刊行物発明とを対比すると，両者は，次の点で一致する。「複数種類の識別情報を変動表示させ，表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機で
あって，
変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と，前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ，表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え，
前記演出制御手段は，
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に，該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定
の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と，
前記再変動態様が選択されたときにおいて１回目の仮停止よりも前において，前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知
制限手段と，
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知する報知態様を，複数種類の報知態様のうちから選択するとともに，前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを，仮停止よりも早いタイミングとする報知態
様選択手段とを備え，
前記変動態様選択手段は，前記再変動表示の回数が特定回である第１再変動態様を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第２再変動態様を選択するときの方が前記特定表示結果の導出される期待度が高くなるように，
前記再変動態様を選択し，
前記報知態様選択手段は，何回目の前記再変動表示かに応じて異なる割合により，前記複数種類の報知態様のうちから何れかの報知態様を選択する遊技機。」
(3)相違点の認定
本願発明と刊行物発明とを対比すると，両者は，次の点で相違する。
ア相違点１
仮停止前情報報知手段による所定の情報の報知を制限可能な報知制限手段に関し
て，
本願発明は，１回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知することを制限
可能であるのに対して，
刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において所定の情報を報知することを制限可能である点。
イ相違点２
仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知するタイミングに関して，本願発明は，所定の情報を報知するタイミングを，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングとのうちから選択する報知態様選択手段を備え，報知態様選択手段は，再変動表示が実行されるか否かに応じて異なる割合により，第１タイミングと第２タイミングとのうちから所定の情報
を報知するタイミングを選択するのに対して，
刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別しているが，第１タイミングと第２タイミングとを，全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かに応じて，異なる割合により選択することは特定されていない点。
(4)相違点についての判断
ア相違点１についての判断
特開２００１―２２４７８６号公報（甲２の１。以下「甲２の１公報」という。【００４２】及び【図４】），特開２００４－４９８８１号公報（甲２の２。以下「甲２の２公報」という。【０１６０】ないし【０１６４】及び【図６】ないし【図８】）によれば，遊技機の技術分野において，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知することは，周知の技術事項である（以下「周知の技術事項１」という。）。そうすると，刊行物発明に対して，周知の技術事項１を適用し，１番目の仮停止よりも前についても，擬似連続変動に伴う再変動が行われることに関する情報を報知することを制限したり，制限しなかったりすることを決定し，相違点１に係る本願発明の構成にすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点２についての判断
刊行物発明の第２全再変動継続予告手段は，第１全再変動継続予告手段による予告が行われた場合よりも全再変動態様が実施される割合の高いことを予告するとともに，第２擬似連続予告演出図柄は，第１擬似連続予告演出図柄よりも，表示結果がはずれであるときよりも大当たりであるときに選択される割合が高くなるように判定値が割り振られている。


また，刊行物１（【０４７９】）には，「例えば，左図柄が仮停止したときや左右図柄が仮停止した時点で行うようにしてもよい。」と記載されていることからすれば，第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングは，仮停止より早いタイミングの中で，「全ての図柄が仮停止していないとき」とは異なるタイミングにすることについて示唆されている。他方，特開２００４－２９０２９４号公報（甲３の１。以下「甲３の１公報」という。【０００５】，【０００６】，【００８５】，【００８９】，【０１１７】ないし【０１１９】，【図１０】）及び特開２００５－５８２７３号公報（甲３の２。以下「甲３の２公報」という。【０００９】，【００１０】，【００６９】，【００７０】，【００７９】，【図４】（ｂ），【図６】）によれば，遊技機の技術分野において，大当たりの可能性が高いことを，大当たりの信頼度の異なる種類の予告演出を用いて報知するに際して，予告演出の報知タイミングとして，図柄の変動中の早いタイミングの予告演出と遅いタイミングの予告演出の少なくとも２種類のタイミングの予告演出を設け，遊技者の期待感を持続させ，興趣を向上させるために，大当たりの結果になる場合（大当たり信頼度が高い場合）には，はずれの結果になる場合（大当たり信頼度が低い場合）よりも高い割合で，遅いタイミングでの予告演出を選択することは，周知の技術事項である（以下「周知の技術事項２」という。）。そして，刊行物発明は，遊技者の興趣が向上する遊技機を提供することを目的とするものであるから，刊行物発明と周知の技術事項２は，遊技者の興趣を向上させるという同一の課題を解決するものであるとともに，遊技機という同一の技術分野に属するものである。さらに，刊行物発明の第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄は，再変動が継続することの信頼度の大小を予告するものであることに加えて，大当たり信頼度の大小を予告するものであるのに対し，周知の技術事項２は，大当たり信頼度の大小を予告するものであるから，刊行物発明と周知の技術事項２は，大当たり信頼度の大小を複数種類の演出を用いて予告する点でも共通する。
以上によれば，刊行物発明における第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄を用いた擬似連続予告演出を実施する全再変動継続予告手段に対し，周知の技術事項２を適用することにより，再変動表示への期待感を持続させて遊技者の興趣を向上させるために，再度変動表示される可能性があることを予告する所定の情報の報知タイミングとして，仮停止よりも早い第１タイミングと第１タイミングよりも遅い第２タイミングとのうちのいずれかを選択可能にし，かつ，第２全再変動継続予告手段により予告どおりに再変動される変動表示の態様（全再変動の継続する信頼度が高いとともに大当たり信頼度の高い態様）については，早い第１タイミングに比し遅い第２タイミングを多い割合で選択し，他方，第１全再変動継続予告手段により予告どおりに再変動される確率の低い変動表示の態様（全再変動の継続する信頼度が低いとともに大当たり信頼度の低い態様）については，遅い第２タイミングに比し早い第１タイミングを多い割合で選択するようにして，相違点２に係る本願発明の構成にすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
第３原告主張の審決取消事由
原告主張の審決取消事由は多岐にわたるところ，弁論準備手続による主張整理の結果，取消事由１，２，４，１１及び１２は，審決取消事由としてではなく，その事情として主張するものであるとして整理され（第１回弁論準備手続調書参照），主たる争点は，審決取消事由のうち取消事由８ないし１０（相違点２の判断の誤り）であると整理された。また，原告は，実質的に同一の理由について複数の取消事由を主張するので，以下これらの事由をまとめて整理する。
１相違点１の認定に関する取消事由
(1)取消事由３（相違点１の前提となる一致点の認定の誤り）刊行物発明は，１番目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させないものであるから，仮停止よりも前において，擬似連続予告演出図柄を表示することを制限可能とするものでないことは明らかである。そうすると，刊行物発明と本願発明は，「仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するにすぎない。
したがって，刊行物発明と本願発明が「仮停止よりも前において，仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するとした審決の一致点の認定には，誤りがある。
(2)取消事由５（相違点１の認定の誤り）
上記(1)のとおり，刊行物発明と本願発明は「仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するにすぎないから，相違点１は，「仮停止前情報報知手段による所定の情報の報知を制限可能な報知制限手段に関して，本願発明は，１回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知することを制限可能であるのに対して，刊行物発明は，１番目の仮停止よりも前には所定の情報を報知しない点。」と認定すべきである。したがって，相違点１に係る審決の認定には誤りがある。
(3)取消事由７（相違点１の判断の誤り）
上記(1)及び(2)のとおり，相違点１は認定されるべきであるから，相違点１が容易想到であるというには，周知の技術事項として「１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するか否かを決定すること」が認定される必要がある。しかしながら，審決は，甲２の１公報及び甲２の２公報に基づき，周知の技術事項１として「遊技機の技術分野において，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知すること」を認定するにとどまるから，刊行物発明に対し周知の技術事項１を適用しても，刊行物発明は，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するか否かを決定する相違点１に係る本願発明の構成に至らず，当業者が当該構成を容易に想到できるものとは認められない。また，本願発明の効果は，「最初の仮停止までの先疑似予告が実行されないことがあることから，選択されていた変動パターンが疑似連なしの場合であっても，飾り図柄の変動表示の結果が確定するまで依然として再変動表示が行われることを遊技者に期待させることができ，遊技の興趣を向上させることができる」というものであり，最初の仮停止までの先疑似予告が実行され又はこれが実行されないことによって初めて生じるものであるから，刊行物発明に周知の技術事項１を適用したとしても，本願発明の効果を奏するものとはならない。
したがって，相違点１に係る審決の判断は，認定すべき周知技術とは異なる周知技術を前提とするものであり，誤りがある。
２取消事由６（相違点２の認定の誤り）


審決は，相違点２につき，「刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別しているが，第１タイミングと第２タイミングとを，全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かに応じて，異なる割合により選択することは特定されていない点」と認定する。しかしながら，審決が「刊行物発明は，第１擬似連続予告演出図柄，及び，第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングを，同じタイミングとするが，仮停止するより早いタイミングとしたものである」と正しく認定するとおり，刊行物発明は，擬似連続予告演出を同じタイミングで行うものであるから，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という相違点２に係る審決の認定には誤りがある。そのため，「第１タイミングと第２タイミングとを，全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かに応じて，異なる割合により選択することは特定されていない点」で相違するという審決の認定も，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という上記の誤った認定を前提とするものであり，同様に誤りがある。
そうすると，相違点２は，次のように認定されるべきである。「仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知するタイミングに関して，本願発明は，所定の情報を報知するタイミングを，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングとのうちから選択する報知態様選択手段を備え，報知態様選択手段は，何回目の再変動表示か否かに応じて異なる割合により，第１タイミングと第２タイミングとのうちから所定の情報を報知するタイミングを選択するのに対して，刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングは，全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かによらず，同じである点。」
したがって，相違点２に係る審決の認定には，誤りがある。
３相違点２の判断の誤りをいう取消事由
(1)取消事由８（周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り）審決は，甲３の１公報及び甲３の２公報に基づき，周知の技術事項２を認定する。しかしながら，上記各公報は，原告出願に係るものであり，一般に又は同業他社に知れ渡っていたものではなく，本件審判の合議体も，審理中に上記各公報の存在を把握していたにもかかわらず，本件審判において上記各公報を周知例とする進歩性欠如の拒絶理由を通知しなかったことからすれば，周知の技術事項２は，本願の出願前において周知であったとはいえない。
仮に周知の技術事項２が周知であったとしても，上記各公報は，大当たり予告やリーチ予告に関するものであり，また，刊行物発明には再変動表示が実行されるか否かについての所定の情報を異なるタイミングで報知するという発想がないことからすると，当業者が刊行物発明に対し周知の技術事項２を適用し，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到できるとはいえない。
また，相違点２に係る本願発明の構成は，再変動表示中に再変動表示が連続して実行されるか否かに興味を抱いた遊技者が，所定の情報の報知タイミングを注視することになるため，単なる大当たり予告やリーチ予告とは異なる興趣を遊技者に対して与えることができる格別な効果を奏するものであり，当該効果は，刊行物発明に周知の技術事項２を適用しても，当業者が予測できないものである。したがって，相違点２に係る審決の判断には，誤りがある。
(2)取消事由９
審決は，刊行物発明の擬似連続変動が継続するか否かの予告に関する技術事項に対し周知の技術事項２を適用することには，十分な動機付けがあると判断する。しかしながら，周知の技術事項２の周知性には疑問がある上，当該判断は，刊行物発明が，第１タイミングと第２タイミングとに所定の情報を報知するタイミングを区別しているという誤った認定を前提とするものであるから，その前提を欠くものである。
したがって，相違点２の動機付けに関する審決の判断には誤りがある。
(3)取消事由１０
原告は，刊行物発明には再変動するかしないかの報知情報の表示タイミングを選択するという発想はない旨主張していたところ，審決は，刊行物１（【０４７９】）によれば，擬似連続予告演出を行うタイミングを当該タイミングと異なるタイミングとすることが示唆されていると認定する。
しかしながら，刊行物１（【０４７９】）には，予告演出のタイミングを，全ての飾り図柄が変動中であるときに行うのに代えて，左図柄が仮停止したときや左右図柄が仮停止した時点で行うようにしてもよいと読み取ることができるにとどまり，予告演出のタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別し，また，状況によって変化させるなど予告演出のタイミングを異なるタイミングとすることまで読み取ることはできない。
したがって，相違点２に係る審決の判断には誤りがある。
第４被告の反論
１相違点１の認定に関する取消事由
(1)取消事由３（相違点１の前提となる一致点の認定の誤り）審決は，「刊行物発明は，１番目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させないものであるが，２番目以降の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがあるものである。」という認定を前提として，「仮停止よりも前において，仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通すると認定する。上記にいう「仮停止」とは，１番目の仮停止であることを具体的に特定するものではなく，「仮停止」よりも前に制御可能であることを抽象的にいうものにすぎないから，審決の上記認定には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由５（相違点１の認定の誤り）
刊行物発明は，２番目以降の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがあるものであり，この場合にいう「制限するときと制限しないときとがある」とは「制限可能である」ことを意味すると認められる。そうすると，「刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において所定の情報を報知することを制限可能である」とした相違点１についての審決の認定に誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由７（相違点１の判断の誤り）