しかしながら，処分行政庁による教示義務の懈怠は，本件各通知が行政処分ではないとの誤信を生じさせ得るものであることは既に述べたとおりである。しかも，本件では，処分行政庁の担当職員が，原告Ｂに対し，下水道使用料を課金されたことについて異議があるのであれば裁判を起こしてもらうほかないなどと，あたかも審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明をしており，また，水道料金・下水道料金は一つの書面によって請求されているところ，その書面の裏面（甲５の３）には，「指定期限までにお支払がないときは，後日，東京都給水条例第３２条に基づく給水の停止や民事訴訟法３８２条に基づく支払督促の申立て等を行います。」とだけ記載されるなど，水道料金と下水道料金のいずれもが，民事訴訟手続によって支払を請求される性格のものであるかのように誤解されかねない書きぶりとなっていた。こういった被告側の教示懈怠や誤教示等が，被告側の責めに帰するべきものであることを考慮すると，かかる状況の下で，本件別訴を担当した弁護士が本件各通知は行政処分ではないと誤信したからといって，「やむをえない理由」がないということはできない。また，本件別訴においては，平成２４年１１月末頃になって，本件各通知が行政処分であるという被告の主張がされているのであるが，原告側からすれば，同主張は，それまでの経過に照らして突如としてされたものとの感を否めないものであったであろうとうかがわれるところであり，これに対して原告らが，上記主張は教示がされていないことと整合しないことや，下水道料金の納入通知の行政処分性を否定した裁判例があることなどを主張して争ったのは訴訟当事者としては無理からぬ行動であるし，当該裁判例があることからもうかがわれるように，かかる主張に全く根拠がなかったわけではない。また，既に本件別訴が提起されていたものである以上，上記のような被告の指摘に易々と応じて審査請求をした場合，裁判官に与える印象などから当該訴訟の進行に悪影響を与えかねないと懸念して慎重な対応を採ることは，訴訟当事者の行動としてやむを得ない面もあるものというべきである。そして，平成２５年６月の時点において，本件各通知の処分性に係る本件別訴における被告側の主張が相当程度具体的なものとなってきてから間もない段階で，原告らは本件審査請求を申し立てたものである。前記イで述べたところに加えて，以上検討してきた本件における諸事情を総合すると，原告らが平成２５年７月の時点になって本件審査請求を申し立てたからといって，それにより「やむをえない理由」の存在が直ちに否定されることになるものではないと解するのが相当である。エ教示懈怠と審査請求期間徒過との因果関係についてもっとも，既に述べたとおり，教示の懈怠を理由として「やむをえない理由」があると解する余地があるのは，当該懈怠が原因となって審査請求期間の徒過が生じたといえる場合に限られるというべきである。この観点から，本件の事実関係を踏まえて検討すると，原告らは，平成４年以降，本件湧水が汚水であることを前提に下水道使用料を支払ってきたが，平成２３年１０月５日に本件湧水を採取して分析等したことを契機に，本件湧水が汚水ではなく雨水であると認識するに至り，かかる認識を踏まえて本件各通知処分の適法性を争うこととなったものである。このような経緯に照らすと，教示義務が果たされていれば原告らが所定期間内に審査請求したであろうという関係にあるのは，本件各通知処分のうち，原告らが上記認識を得た平成２３年１０月時点（教示義務が果たされていたら原告らがそれ以前に上記認識を得るに至ったであろうという事情があるとはうかがわれない。）において未だ審査請求期間が経過していないものに限られるというべきであり，証拠（甲５の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，本件各通知処分のうち，平成２３年１０月分以降の下水道使用料に係るものが，これに該当するというべきである。
(3)小括
以上によれば，原告会社の本件通知処分１の取消しを求める訴え及び原告Ｂの訴えのうち平成１６年５月から平成２３年９月までに行った本件通知処分２の取消しを求めるものはいずれも不適法であるが，原告Ｂの訴えのうち同年１０月以降の本件通知処分２の取消しを求めるものはいずれも適法である。
２争点(2)（本件湧水は「汚水」であるか否か）について(1)下水道使用料は，「汚水」に対して課されるところ（本件条例１４条），ここに「汚水」とは，耕作の事業を除く人間の消費生活又は生産活動に伴って生ずる全ての不要な水を指し，ビル等の建築の際に地面を掘削したことで地下部分から発生し，公共下水道に排出される湧き水である，いわゆるビル湧水も，下水道法にいう「汚水」に該当する。そして，被告は，本件湧水は，本件建物の地下駐車場に至る進入路を設けるために地面を掘削した際に地下水が湧き出たものであり，その後，公共下水道に排出されている（甲１７，乙５，１８～２０）から，ビル湧水に該当し，下水道法にいう「汚水」に該当する旨主張するところである。
(2)そこで，本件湧水がビル湧水に該当するかについて検討するに，本件建物の地下水位は，平成２７年５月１１日に行われたボーリング調査の結果（甲３４）によれば，公道面から－１．７２ｍ～－１．６９ｍであることが認められる（なお，原告らは，当初，本件建物の最寄りの観測井である葛飾区αの地下水位等を踏まえて，本件建物の地下水位がより深い位置にあるかのような主張をしていたが，この主張は，原告ら自らが行った上記ボーリング調査の結果により否定されているものというべきである。）。この点，原告らは，本件湧水の発生箇所は公道面から－１．５５ｍの地点であって，地下水位よりも浅い位置にあるから，本件湧水が地下水の湧出したものとはいえない旨主張している。しかしながら，現場写真（甲２８の１～３，乙２０の①）によれば，本件湧水の発生箇所は，原告らが発生箇所とする公道面から－１．５５ｍの地点（甲１６の３頁目）よりもさらに下がった本件建物の地下駐車場に至る斜路に存在しており，その位置関係に照らすと，本件建物の地下水位とほぼ符合するものと認められる。


また，証拠（甲４，乙４，乙９の１，２，乙１０，乙１１の１，乙１８）によれば，本件水量査定が行われた平成４年９月１０日及び本件再査定が行われた平成２３年９月１６日当時，１時間当たり１．４㎥，１日当たり３３㎥もの本件湧水が湧き出しているところ，本件水量査定以前の直近で降雨があったのは，その８日前の同月２日の１７mmであり，まとまった降雨があったのはその２０日前の同年８月２１日の３６mmの降雨まで遡ること，本件再査定以前の直近で降雨があったのは，その５日前の平成２３年９月１１日の０．５㎜であり，その２週間前までで一番まとまった降雨があったのはその１４日前の１７．５㎜であることが認められるから，本件湧水は，雨水が直接湧き出したものとは考え難い。なお，原告らは，本件湧水は，雨天時には大量に流出し，雨天時以外には少量になっている旨主張し，これに沿う証拠として本件ボウリング場の従業員に対する電話聴取書（甲３０）を提出するが，この従業員の供述は，何ら客観的な裏付けがあるものではないから，採用することはできず，他に本件湧水が雨天時に増えることを認めるに足りる証拠は存在しない。そして，原告らが行った本件湧水の水質の分析結果等（甲９の３，甲１２）によれば，通常下水道の漏水があった場合，大腸菌が１ml当たり４０００個～１００００個以上検出されるのが通常のところ，本件湧水に含まれる大腸菌は１ml当たり３０個以下であるから，本件湧水は，下水道管の破裂，損傷により生じたものとは考えられないし，本件湧水に含まれる鉄及びマンガンは飲料水基準を大きく上回るから，本件湧水は，水道管の破裂，損傷により生じたものとも考えられない。
以上を総合的に勘案すれば，本件湧水は，本件建物の地下駐車場に至る進入路を設けるために地面を掘削した際に地下水が湧き出たものであり，その後，公共下水道に排出されている（甲１７，乙５，１８～２０）から，ビル湧水に該当し，下水道法にいう「汚水」に該当するものと認められる。(3)これに対して，原告らは，原告らが依頼した業者が平成２３年１０月に行った現地調査によれば，本件湧水の主たる通水層は，本件建物の地下駐車場に至る斜路のコンクリート舗装下の路盤の空隙であり，本件湧水は，本件建物周辺に滞留した雨水である旨主張する。しかしながら，本件湧水の主たる通水層が本件建物地下駐車場に至る斜路のコンクリート舗装下の路盤の空隙であることは，本件湧水が本件建物の地下駐車場に至る進入路を設けるために地面を掘削した際に湧き出た地下水であることと矛盾するものではないし，上記(2)のとおり，本件湧水は，雨水が直接湧き出したものとは考え難いから，原告らの主張は採用できない。
また，原告らは，本件建物が建設されてから本件湧水が発生したと考えられる平成４年頃まで２０年近く経過しているから，本件建物の建設及び使用と本件湧水との間に関係はない旨主張する。しかしながら，本件建物が建設された昭和４６年１２月１８日から近隣住民により本件湧水が生じている旨の情報提供があった平成４年２月までの間に本件湧水が生じていなかったことを認めるに足りる証拠は存在しないから，原告らの主張は採用できない。
さらに，原告らは，雨水公費・汚水私費の原則からすれば，仮にビル建設等によりビル湧水が発生したとしても，ビル湧水に下水道使用料の負担を求めることが可能となるのは，雨水対策が当該ビル周辺で適切に行われていることが必要である旨主張するが，本件湧水は地下水が湧き出たものと認められるから，かかる主張はその前提を欠くものというべきである。(4)以上によれば，原告Ｂの主位的請求のうち平成２３年１０月以降の本件各通知処分の取消しを求めるもの及び原告ら予備的請求はいずれも理由がない。
第４結論
よって，原告会社の訴えのうち本件通知処分１の取消しを求めるもの及び原告Ｂの訴えのうち平成１６年５月から平成２３年９月までに行った本件通知処分２の取消しを求めるのはいずれも不適法であるからこれらを却下し，原告らのその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第５１部
裁判長裁判官      小    林    宏      司裁判官      桃    崎              剛裁判官      武     見      敬太    郎
（別紙１）
原告会社に対する納入通知処分
請求年月      下水道料金円
平成16年   2月   ～平成   16年3   月      529,452平成15年   12月   ～平成   16年1   月      595,59110月   ～平成   15年11   月      619,500
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      561,676
2月   ～3   月      507,969
平成14年   12月   ～平成   15年1   月      583,63710月   ～平成   14年11   月      572,418
8月   ～9   月      607,54
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      529,452
平成13年   12月   ～平成   14年1   月      619,50010月   ～平成   13年11   月      583,637
8月   ～9   月      583,637
6月   ～7   月      595,591
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      529,452
平成12年   12月   ～平成   13年1   月      619,50010月   ～平成   12年11   月      583,637
8月   ～9   月      572,418
6月   ～7   月      607,54
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      572,418
平成11年   12月   ～平成   12年1   月      583,63710月   ～平成   11年11   月      583,637
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      561,676


平成10年   12月   ～平成   11年1   月      583,63710月   ～平成   10年11   月      583,637
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      564,287
4月   ～5   月      544,293
2月   ～3   月      523,581
平成9年   12月   ～平成   10年1   月      513,49810月   ～平成   9年11   月      544,293
8月   ～9   月      555,762
6月   ～7   月      544,293
4月   ～5   月      533,926
2月   ～3   月      513,608
平成8年   12月   ～平成   9年1   月      533,92610月   ～平成   8年11   月      523,499
8月   ～9   月      545,176
6月   ～7   月      533,926
4月   ～5   月      533,926
2月   ～3   月      493,826
平成7年   12月   ～平成   8年1   月      533,92610月   ～平成   7年11   月      533,926
8月   ～9   月      523,499
6月   ～7   月      556,427
4月   ～5   月      533,926
2月   ～3   月      483,93
平成6年   12月   ～平成   7年1   月      567,67810月   ～平成   6年11   月      533,926
8月   ～9   月      545,176
6月   ～7   月      488,548
4月   ～5   月      469,861
2月   ～3   月      417,061
平成5年   12月   ～平成   6年1   月      489,2310月   ～平成   5年11   月      460,174
8月   ～9   月      469,861
6月   ～7   月      460,174
4月   ～5   月      460,174
2月   ～3   月      417,061
平成4年   12月   ～平成   5年1   月      479,548
37,168,967
（別紙２）
原告Ｂに対する納入通知処分
請求年月      下水道料金円
平成23年   12月   ～平成   24年1   月      411,00110月   ～平成   23年11   月      583,637
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      572,418
4月   ～5   月      595,591
2月   ～3   月      529,452
平成22年   12月   ～平成   23年1   月      619,50010月   ～平成   22年11   月      583,637
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      529,452
平成21年   12月   ～平成   22年1   月      607,5410月   ～平成   21年11   月      595,591
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      572,418
2月   ～3   月      529,452
平成20年   12月   ～平成   21年1   月      595,59110月   ～平成   20年11   月      619,500
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      561,676
2月   ～3   月      561,676
平成19年   12月   ～平成   20年1   月      619,50010月   ～平成   19年11   月      561,676
8月   ～9   月      607,54
6月   ～7   月      595,591
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      529,452
平成18年   12月   ～平成   19年1   月      619,50010月   ～平成   18年11   月      583,637
8月   ～9   月      572,418
6月   ～7   月      607,54
4月   ～5   月      583,637
2月   ～3   月      529,452
平成17年   12月   ～平成   18年1   月      619,50010月   ～平成   17年11   月      583,637
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      572,418
4月   ～5   月      595,591
2月   ～3   月      529,452
平成16年   12月   ～平成   17年1   月      619,50010月   ～平成   16年11   月      583,637
8月   ～9   月      595,591
6月   ～7   月      583,637
4月   ～5   月      583,637
27,240,830


平成２７年２月１９日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１０３１１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１月２９日
判決
原            告      大鵬薬   品工業   株式会   社訴訟代理人弁護士     内    田    公    志
鮫    島    正    洋
高    見        憲
宅    間    仁    志
弁理士     三    枝    英    二
中    野    睦    子
宮    川    直    之
被            告     アンテ   ィキャ   ンサー
インコ   ーポレ   イテッ   ド
訴訟代理人弁護士     林              いづ    み弁理士     柴    田    富士    子
主文
１特許庁が無効２０１２－８０００９３号事件について平成２５年１０月４日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は，①発明の完成の有無，②実施可能要件違反の有無，③サポート要件違反の有無，④記載要件（平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条４項２号）違反の有無，⑤新規性判断又は進歩性判断の誤りの有無（発明の要旨認定の誤り，一致点・相違点の認定の誤り，相違点の判断の誤り）である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は，名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての本件特許（特許第２６６４２６１号）の特許権者である。（甲３３）本件特許は，平成元年１０月５日を国際出願日として特許出願（特願平１－５１０５６９号）をし（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９８８年１０月５日・米国），平成９年６月２０日，本件特許の設定登録（請求項の数１９）を受けた。（甲２５，２８，弁論の全趣旨）
平成１０年４月１５日，本件特許に対する特許異議の申立てがされ，被告は，平成１１年３月３０日付けで訂正請求（本件訂正請求）をしたところ，平成１１年５月１４日，特許庁は，この訂正を認め，本件特許の請求項１～１９に係る特許を維持する旨の決定をした。（甲３３，乙９）
(2)無効審判請求
原告が，平成２４年６月１日付けで本件特許の無効審判請求（請求項１～１９）をしたところ（無効２０１２－８０００９３号），特許庁は，平成２５年１０月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１５日に原告に送達された。（甲２４，弁論の全趣旨）
２本件発明の要旨
本件訂正請求により訂正された本件特許の請求項１～１９（以下，請求項の番号に従い，各請求項に係る発明を「本件発明１」のようにいい，本件発明１～１９を併せて「本件発明」という。）に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
（甲３３）
「【請求項１】ヒト腫瘍疾患に対する非ヒトモデル動物であって，前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し，前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有するモデル動物。
【請求項２】動物が無胸腺マウスである，請求項１に記載のモデル動物。【請求項３】ヒト腫瘍組織がヒトの肝臓，腎臓，胃，膵臓，結腸，胸部，前立腺，肺又は睾丸から得られる，請求項２に記載のモデル動物。【請求項４】腫瘍組織がヒト腎臓から得られる，請求項３に記載のモデル動物。【請求項５】ヒト腫瘍腎組織がマウスの腎臓の腎皮質中へ移植される，請求項４に記載のモデル動物。
【請求項６】腫瘍細胞がヒト胃から得られる，請求項３に記載のモデル動物。【請求項７】ヒト腫瘍胃組織がマウスの胃中に，胃の内部粘膜ライニングと胃の外部腹膜コートとの間に移植される，請求項６に記載のモデル動物。【請求項８】腫瘍組織がヒト結腸から得られる，請求項３に記載のモデル動物。【請求項９】腫瘍結腸組織がマウスの大腸の盲腸中に移植される，請求項８に記載のモデル動物。
【請求項１０】腫瘍組織が女性ヒト胸部から得られる，請求項３に記載の雌モデル動物。
【請求項１１】ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物を作製する方法であって；移植されたヒト腫瘍組織を前記動物中で増殖及び転移させるに足る免
疫欠損を有する実験動物を準備し；
脳以外のヒト器官からの腫瘍組織塊の試料を免疫欠損動物の相当する器官中
へ移植する，
ことを合む方法。
【請求項１２】実験動物が無胸腺マウスである，請求項１１に記載の方法。【請求項１３】ヒト腫瘍組織がヒトの肝臓，腎臓，胃，膵臓，結腸，胸部，前立腺，肺又は睾丸から得られる，請求項１２に記載の方法。【請求項１４】腫瘍組織がヒト腎臓から得られる，請求項１３に記載の方法。【請求項１５】ヒト腫瘍腎組織がマウスの腎臓の腎皮質中に移植される，請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】腫瘍組織がヒト胃から得られる，請求項１３に記載の方法。【請求項１７】ヒト腫瘍胃組織がマウスの胃中に，胃の内部粘膜ライニングと胃の外部腹膜コートとの間に移植される，請求項１６に記載の方法．【請求項１８】腫瘍組織がヒト結腸から得られる，請求項１３に記載の方法。【請求項１９】腫瘍結腸組織が無胸腺マウスの大腸の盲腸中に移植される，請求項１８に記載の方法。」
３審決の理由の要点
(1)原告の主張した無効理由の要旨
以下，工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成２年法律第３０号）附則９条による委任を受けた同法施行令（平成２年政令第２５８号）附則２条により，同法施行日（平成２年１２月１日）前にした特許出願について，なおその効力を有するとされた同法附則４条による改正前の特許法３６条を「旧特許法３６条」という。
①無効理由１           本件発明１～１９につき，未完成発明（特許法２９条１項各号の列記以外の部分）
②無効理由２            本件発明１～１９につき，実施可能要件違反（旧特許法３６条３項）


③無効理由３           本件発明１～１９につき，サポート要件違反（旧特許法３６条４項１号）
④無効理由４            本件発明１～１９につき，記載要件違反（旧特許法３６条４項２号）
⑤無効理由５－１       [1]本件発明１～３，１０～１３につき，「Ｊｏｕｒｎａｌ    ｏｆｔｈｅ    ＮａｔｉｏｎａｌＣａｎｃｅｒ    Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，ｖｏｌ．５５，ｎｏ．６，１９７５年１２月，ｐｐ．１４６１－１４６６」（甲１）に記載された発
明（甲１発明）に基づく新規性欠如又は進歩性欠如
[2]本件発明４～９，１４～１９につき，甲１発明に
基づく進歩性欠如
⑥無効理由５－２       [1]本件発明１～３，６，１１～１３，１６につき，「日本癌学会総会記事第３５回総会，昭和５１年１０月，１７１頁，演題６２４」（甲２）に記載された発明（甲２発明）に
基づく新規性欠如又は進歩性欠如
[2]本件発明４・５，７～１０，１４・１５，１７～
１９につき，甲２発明に基づく進歩性欠如
⑦無効理由５－３      本件発明１～１９につき，「医学のあゆみ，１０４巻，１９７８年１月７日，３１～３３頁」（甲３）に記載の発明（甲３発明）
に基づく進歩性欠如
⑧無効理由５－４      本件発明１～１９につき，「肝臓，２１巻，３号，１９８０年３月２５日，３０３～３１５頁」（甲４）に記載の発明（甲４発明）
に基づく進歩性欠如
⑨無効理由５－５      [1]本件発明１～３，１１～１３につき，甲３発明に
基づく新規性欠如又は進歩性欠如
[2]本件発明４～１０，１４～１９につき，甲３発明
に基づく進歩性欠如
⑩無効理由５－６      [1]   本件発明１～３，１１～１３につき，甲４発明
に基づく新規性欠如又は進歩性欠如
[2]本件発明４～１０，１４～１９につき，甲４発明
に基づく進歩性欠如
⑪無効理由５－７      [1]無効理由５－１と同じ
[2]無効理由５－２と同じ
(2)無効理由についての判断
ア本件発明について
本件訂正請求により訂正された全文訂正明細書（審決に添付のもの。本件明細書。）の記載によれば，次の前提が認められる。
①本件発明の「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」又は「ヒト器官からの腫瘍組織塊」は，ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものをいう。②本件明細書の実施例Ⅲの所見について，本件明細書には，「腫瘍はいずれも，このとき他の器官に転移しなかったと思われなかった。」と確定的でない表現があるが，本件特許の優先権主張日当時の転移の有無の確認方法や本件明細書の他の記載を考慮すれば，転移の有無が確認されていないとまではいえない。
イ無効理由１（未完成発明）について
本件明細書の「正位移植（同所移植）」という手段は，外科的手術に習熟した者であれば簡単に行うことができる反復実施可能な手段であり，その手段により作製されたマウスにおいて，少なくとも，５匹中４匹のマウスで転移といえるような所見が観察され，反復して同じ結果が得られていると本件明細書から理解されるから，本件発明１～１９の技術内容は，当業者が反復実施して目的とする技術的効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されている。したがって，本件発明１～１９が未完成発明であったとまではいえない。
ウ無効理由２（実施可能要件違反）について
本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が，本件発明１～１９の目的，効果，腫瘍組織塊の入手手段（４頁２１～２９行目），免疫欠損を有する動物の入手手段（４頁３～９行目），正位移植の手段（５頁１行～６頁１９行目）など具体的な実施の手段が記載されている。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が，実施可能要件を満たしていないとはいえない。
エ無効理由３(サポート要件違反)について
正位移植という手段は，臓器を問わず外科的手術に習熟した者であれば簡単に行うことができる反復実施可能な手段であり，転移といえるようなものが見いだされ，反復して転移するという結果が得られていることが本件明細書から理解される。そうすると，本件発明１～１９は，発明の詳細な説明に記載された発明であり，その記載により，発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載は，サポート要件を満たしてないとはいえない。
オ無効理由４（記載要件違反）について
本件明細書の実施例Ⅲは，移植した腫瘍組織塊に由来する転移があったと解するのが自然であって，転移の有無が確認されていないとまではいえない。そうすると，本件明細書の特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項をすべて記載したものではないと認められるとの主張は失当である。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載は，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項に区分してあること」との要件を満たしていないとはいえない。
カ無効理由５－１（甲１発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如）について
(ｱ)甲１発明
甲１によれば，甲１発明は，次のとおりのものと認められる。「２０～２５日齢の無菌雌ヌードマウスの＃４鼠径部乳腺脂肪体は，乳首原基痕跡，及び脂肪体の鼠径部リンパ節までの隣接部分の外科的切除によって宿主上皮
を除去され，
浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織を前記除去箇所に移植し，そして，移植から２ヵ月後の脂肪体の切片は，腫瘍が活発に活動し，脂肪体へ浸潤を始めているヌードマウス。」
(ｲ)相違点の認定
①本件発明１～１０と甲１発明とを対比すると，動物が，本件発明１～１０では，「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」であるのに対して，甲１発明では，腫瘍が浸潤したヌードマウスであり，転移については不明で，ヒト腫瘍疾患の転移の代わりとなって，転移に対する研究や試験に使用するためのモデル動物として認識できないものであって，「転移に対する非ヒトモデル動物」とはいえない点で，少なくとも相違する。


②本件発明１１～１９と甲１発明とを対比すると，方法が，本件発明１１～１９では，「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物を作製する方法」であるのに対して，甲１発明では，腫瘍が浸潤したヌードマウスは作製されているものの，転移については不明で，ヒト腫瘍疾患の転移の代わりとなって転移に対する研究や試験に使用するためのモデル動物として認識できないものであって，「転移に対する非ヒトモデル動物」を作製する方法といえない点で，少なくとも相違する。
(ｳ)相違点の判断
①「転移」と「浸潤」とは別異な現象であり，本件特許の優先権主張日前に，「浸潤」すれば必ず「転移」が起きるという技術常識はない。②甲１発明においては，甲１発明の浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織をそのまま使用しても転移は起きないのであるから，継代培養された腫瘍組織塊で転移の起きる甲３発明及び甲４発明に当業者が接したとしても，「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」となり得ない。
③したがって，本件発明１～１９は，甲１発明とはいえず，また，甲１発明に基づいて，本件発明１～１９を容易に発明できたとはいえない。キ無効理由５－２（甲２発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如）について
(ｱ)甲２発明
甲２によれば，甲２発明は，次のとおりのものと認められる。「ヌードマウス(ｎｕ/ｎｕ―ＢＡＬＢ/Ｃ/Ａ/ＢＯＭ，ｓｐｆ)に，高分化型管状腺癌である胃癌の４代～６代の皮下継代腫瘍，他は原発巣及び２代皮下継代腫瘍を５×５×５mmを細切して腹壁筋層内，筋層－腹膜間部，腹腔内，胃壁内に手術操作により移植することで，癌腫は腹壁筋層内，腹膜に浸潤，腹膜付着，骨盤腔内増殖，胃壁浸潤等が認められたヌードマウス。」
(ｲ)相違点の認定
本件発明１～１０と甲２発明とを対比すると，動物が，本件発明１～１０では，「ヒト腫瘍疾患の転移に対する」モデル動物であるのに対して，甲２発明では，腫瘍が浸潤したヌードマウスであり，転移については不明で，ヒト腫瘍疾患の転移の代わりとなって，転移に対する研究や試験に使用するためのモデル動物として認識できなものであって，「転移に対する非ヒトモデル動物」とはいえない点で，少なくとも相違する。
本件発明１１～１９発明と甲２発明とを対比すると，方法が，本件発明１１～１９では，「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物を作製する方法」であるのに対して，甲２発明では，腫瘍が浸潤したヌードマウスは作製されているものの，ヒト腫瘍疾患の転移の代わりとなって転移に対する研究や試験に使用するためのモデル動物として認識できないものであって，「転移に対する非ヒトモデル動物」を作製する方法といえない点で，少なくとも相違する。
(ｳ)相違点の判断
「甲１」を「甲２」と読み替えるほかは，上記カ(ｳ)①②と同旨。したがって，本件発明１～１９は，甲２発明とはいえず，また，甲２発明に基づいて，本件発明１～１９を容易に発明できたとはいえない。ク無効理由５－３（甲３発明に基づく進歩性欠如）について
(ｱ)甲３発明
甲３によれば，甲３発明は，次のおりのものと認められる。「４５歳男性の硬変合併肝癌で化学療法の後に採取した肝癌腫瘍（Ｈｃ－４）の継代２代目を，ヌードマウスの右側腹部深部に移植し，その結果腫瘍片が肝に移植されたことで，約１.５cmの腫瘤を形成し，右肺下葉に直径約２mmの球状の転移を認めたヌードマウス。」
(ｲ)相違点の認定
本件発明１～１９と甲３発明とを対比すると，移植する腫瘍が，本件発明１～１９では，「ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの」であるのに対して，甲３発明では，「４５歳男性の硬変合併肝癌で化学療法の後に採取した肝癌腫瘍(Ｈｃ－４)の継代２代目」，すなわち，培養した腫瘍組織塊である点で，少なくとも相違する。
(ｳ)相違点の判断
①甲３は，皮下継代した腫瘍組織塊が原発臓器に移植されれば同じような転移が起きることを示しているにすぎず，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもので転移が起きる可能性を示唆しているものではない。②甲１・甲２には，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植しても浸潤しか起きていないことが示されており，また，本件特許の優先権主張日前に「ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの」を移植したもので，転移が確認されたものはない。そうすると，甲３発明の「肝癌腫瘍(Ｈｃ－４)の継代２代目」に代えて，甲１の「浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織」や甲２の「高分化型管状腺癌である胃癌」の「原発巣」を，ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物とすべく採用する動機がない。
③したがって，甲３に基づいて，本件発明１～１９を容易に想到できたとはいえない。
ケ無効理由５－４（甲４発明に基づく進歩性欠如）について
(ｱ)甲４発明
甲４によれば，甲４発明は，次のおりのものと認められる。「ヒト肝細胞癌Ｈｃ－３を継代用ヌードマウスで皮下継代したヒト肝細胞癌Ｈｃ－３の２代目の腫瘍を摘出し，１～２mm角の組織片としたものを，被移植用ヌードマウスの右側腹部肋骨弓下に移植針を挿入して肝に移植を行なうことで，浸潤性の腫瘍が形成されるとともに肺転移が認められたヌードマウス。」
(ｲ)相違点の認定
本件発明１～１９と甲４発明とを対比すると，移植する腫瘍が，本件発明１～１９では，「ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの」であるのに対して，甲４発明では，「ヒト肝細胞癌Ｈｃ－３を継代用ヌードマウスで皮下継代したヒト肝細胞癌Ｈｃ－３の２代目の腫瘍」，すなわち，培養した腫瘍組織塊である点で，少なくとも相違する。
(ｳ)相違点の判断


甲１・甲２には，ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植しても浸潤しか起きていないことが示されており，また，本件特許の優先権主張日前に「ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの」を移植したもので，転移が確認されたものはない。そうすると，甲４発明「ヒト肝細胞癌Ｈｃ－３を継代用ヌードマウスで皮下継代したヒト肝細胞癌Ｈｃ－３の２代目の腫瘍」に代えて，甲１の「浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織」や甲２の「高分化型管状腺癌である胃癌」の「原発巣」を，ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物とすべく採用する動機がない。
したがって，甲４に基づいて，本件発明１～１９を容易に想到できたとはいえない。
コ無効理由５－５～５－７
無効理由５－５～５－７は，本件発明の「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」又は「ヒト器官からの腫瘍組織塊」が，いずれも皮下継代を経たものを含むと解釈した場合の予備的な請求の理由であるところ，前記アのとおり，「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」及び「ヒト器官からの腫瘍組織塊」は，ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものと解するのが相当であるから，前提を異にし，検討及び判断を要しない。
(3)審決判断のまとめ
原告の主張する理由及び証拠方法によっては，本件発明についての特許を無効とすることはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（無効理由１－未完成発明－に関する判断の誤り）
(1)取消事由１－１（転移の未確認）
次のとおり，本件明細書の実施例Ⅲにおいて転移が確認されているとはいえないから，審決の未完成発明に関する判断には，誤りがある。①本件明細書においては，実施例Ⅲについて，「腫瘍はいずれも，このとき他の器官に転移しなかったと思われなかった」と単に推測に基づく記載しかされておらず，転移の観察を行っていないことが明らかである。
②本件特許の優先権主張の基礎である米国特許出願第２５３９９０号（米国基礎出願）に係る明細書（甲２５。米国出願明細書。）においては，「Ｎｏｎｅｏｆ    ｔｈｅｔｕｍｏｒｓａｐｐｅａｒｅｄ    ｔｏｈａｖｅ    ｍｅｔａｓｔａｓｉｚｅｄｔｏ    ｏｔｈｅｒｏｒｇａｎｓ    ａｔｔｈｉｓ    ｔｉｍｅ．（腫瘍はいずれも，このとき他の器官に転移したと思われなかった。）」と，本件明細書の実施例Ⅲの記載とは正反対の内容となっている。また，米国基礎出願に基づく米国特許の明細書（甲３４。米国特許明細書。）の実施例Ⅳ，Ⅴ及びⅧでは，転移があった旨とその場所を明確に記載されていることとの対比からみても，本件明細書の実施例Ⅲの記載は，あいまいな表現である。また，原告は，米国基礎出願の審査過程で，本件明細書の実施例Ⅲと同内容の米国出願明細書の実施例Ⅲにつき，米国審査官から実施可能な開示要件（ａｅｎａｂｌｅｍｅｎｔ    ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ)を欠くとの通知を受け，「転移」をクレームから削除している（甲３６，３７）。なお，明細書の記載の解釈の際に，国際出願の経過を参酌することが，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１８４条の４第４項で禁じられているものではない。むしろ，本件特許は，米国基礎出願に基づく優先権主張を伴うものであるから，米国基礎出願の審査経過を本件特許の出願経過として参酌することは，当然ともいえる。
③本件明細書の実施例Ⅲにおいて転移が確認されているかどうかを認定するに当たり，本件特許の出願後に頒布された刊行物であり，かつ，本件特許の出願当時の技術常識を示すものではない「Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，Ｖｏｌ．８８，１９９１年１０月，ｐｐ．９３４５－９３４９」（甲１９の１〔審決の乙５７の１。以下同様。〕），「Iｎｔ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ，Ｖｏｌ．５１，１９９２，ｐｐ．９９２－９９５」（甲２０の１〔乙６９の１〕），「ＡＮＴＩＣＡＮＣＥＲＲＥＳＥＡＲＣＨ，Ｖｏｌ．１３，１９９３，ｐｐ．９０１－９０４」（甲２１の１〔乙７１の１〕）及び「ＡＮＴＩＣＡＮＣＥＲＲＥＳＥＡＲＣＨ，Ｖｏｌ．１３，１９９３，ｐｐ．１９９９－２００２」（甲２２の１〔乙７２の１〕）に基づくことはできない。また，これら文献により補われた事項は，いずれも本件明細書に記載のないものである。
④技術常識又は周知技術を認定するに当たり，主張立証も尽くされていないにもかかわらず，職権で，特開昭６２－２９４４３２号公報〔刊行物Ａ〕及び特開昭６１－２１２５９０号公報〔刊行物Ｂ〕を用いることはできない。(2)取消事由１－２（転移を起こす手段の未開示）正位移植（同所移植）によっても転移は生じないとする文献があって（甲１，甲２，甲２９），審決も，転移を起こすためには正位移植を行うのみでは不十分であると認定している（３５頁下から１０～９行目）。本件明細書の実施例Ⅰ・実施例Ⅱでも，転移は生じていない。それにもかかわらず，本件明細書には，正位移植以外に転移を起こすための手段が何ら開示されておらず，実施例Ⅰ・実施例Ⅱと同一の手段を用いた実施例Ⅲにおいてだけ，なぜ転移が生じたかという転移のメカニズムついても何ら開示していない。


そうすると，本件発明は，当業者が反復実施して，目的とする転移という技術効果を挙げることができる程度にまで，具体的・客観的なものとして構成されてはいない。
２取消事由２（無効理由２－実施可能要件違反－に対する判断の誤り）
(1)取消事由２－１（転移の未確認）
上記１(1)と同旨。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を欠く。(2)取消事由２－２（転移を起こす手段の未開示）上記１(2)と同旨。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を欠く。３取消事由３（無効理由３－サポート要件違反－に対する判断の誤り）
(1)取消事由３－１（転移の未確認）
上記１(1)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，サポート要件を欠く。(2)取消事由３－２（転移を起こす手段の未開示）上記１(2)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，サポート要件を欠く。４取消事由４（無効理由４－記載要件違反－に対する判断の誤り）
(1)取消事由４－１（転移の未確認）
上記１(1)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，記載要件を欠く。(2)取消事由４－２（転移を起こす手段の未開示）上記１(2)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，記載要件を欠く。５取消事由５（甲１発明に基づく新規性又は進歩性判断の誤り）(1)取消事由５－１（無効理由５－１に対する判断の誤り―本件発明の認定の誤り）
旧特許法３６条４項２号によれば，特許請求の範囲には，発明の構成のみが記載されることになっており，特許請求の範囲には，発明の効果を記載してはならないとされていた。審決は，本件発明を，「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」と「転移」を含めて構成を認定した。しかしながら，本件発明における「転移」とは，発明の効果であって，発明の構成ではない。
したがって，審決の本件発明の認定には，誤りがある。(2)取消事由５－２（無効理由５－１に対する判断の誤り―一致点・相違点の認定の誤り）
審決は，甲１発明を，「２０～２５日齢の無菌雌ヌードマウスの＃４鼠径部乳腺脂肪体は，乳首原基痕跡，及び脂肪体の鼠径部リンパ節までの隣接部分の外科的切除によって宿主上皮を除去され，浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織を前記除去箇所に移植し，そして，移植から２ヵ月後の脂肪体の切片は，腫瘍が活発に活動し，脂肪体へ浸潤を始めているヌードマウス。」と認定し，原告は，その認定を争わない。そして，審決は，本件発明と甲１発明との相違点を，甲１発明が「転移に対する非ヒトモデル動物」といえない点と認定している。
ところで，仮に，審決の認定するとおり，「転移」が発明の構成であったとしても，本件発明における「転移」とは，実際に転移があったことが確認されたものではなく，「生着」又は「浸潤」と同程度の技術的意義しかないものである。甲１発明には「浸潤」が生じたことが示されているから，審決の認定する相違点は，本件発明と甲１発明との実質的な相違点とはなり得ない。そうすると，本件発明と甲１発明とは，実質的に同一である。したがって，審決の一致点・相違点の認定には，誤りがある。(3)取消事由５－３（無効理由５－１に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）
ア容易想到性
仮に，審決の認定するとおり，本件発明と甲１発明との相違点が，甲１発明において「転移に対する非ヒトモデル動物」といえない点であるとしても，この相違点に係る本件発明の構成とすることは，容易に想到できる。本件特許の優先権主張日当時，当業者は，単に腫瘍の増殖が生じているだけでは，転移が起こり得ることを認識し得ないが，浸潤が生じていれば，転移が生じる可能性があり，そして，浸潤の進行と並行して転移の進行が起き，浸潤が進行すればするほど，転移が生じる確率も高くなっていくことを認識していた（甲４１～４４）。甲３発明及び甲４発明は，培養した腫瘍組織塊を用いているという点に甲１発明と違いはあるものの，腫瘍組織塊の正位移植（同所移植）を行うことにより，浸潤後に転移が生じたことを示している。
そうすると，腫瘍組織塊の正位移植（同所移植）により，転移の前段階である浸潤まで生じている甲１発明に接した当業者は，甲１発明において，転移が生じ得る，あるいは，転移が生じていた（例えば実験者の見落としの場合など）可能性があることを当然に認識し，同様の実験を行えば転移が生じると考え，甲１発明から，又は，甲１発明に甲３発明若しくは甲４発明を組み合わせ，甲１発明を「転移モデル動物」として利用することを容易に想到する。
また，甲１発明に基づいて任意の原発器官の腫瘍組織を用いて同様のモデル動物とすることは，甲１発明と実質的に同一か，又は，甲１発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。
イ被告の主張に対して
①転移のプロセスとしての「浸潤（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ，ｉｎｖａｓｉｏｎ）」とは，隣接組織を浸潤あるいは破壊して，悪性新生物が局所的に広がることであり，基底膜の破壊の有無により，「浸潤」が二種に分けられるものではない。「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ」には，基底膜を破壊する浸潤も含まれ，「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ」と「ｉｎｖａｓｉｏｎ」とが，基底膜の破壊の有無により使い分けられているという事実はない。
②甲１発明は，乳腺腺癌の１検体を，ヒト生検標本から採取して，ヒト乳腺組織フラグメントをＣＦＰ（ヌードマウスの乳房部位にある乳腺脂肪体から乳腺を切除したもの）に移植したものであるから，同所移植に該当する。同所移植の概念には，移植先の動物の器官がそのまま残っていなければならないとの限定を含むものではなく，本件明細書でも，同所移植（正位移植）について，そのような限定をしていない。


甲１発明で焼灼したのは，摘出部位の一部であり，摘出部位の全部ではない。したがって，ＣＦＰにおける毛細血管の血流やリンパ流は一切阻害されていない。ヌードマウスの乳腺が除去されたあとに残存するＣＦＰには，血流等により当該腫瘍の増殖や浸潤に必要な養分等が供給されていことが明らかである。乳腺脂肪体の環境は，乳腺が切除されただけで，切除の前後で全く変化していない。なお，マウスは，乳房が胸部から鼠蹊部まで腹部面に広く展開しているのは周知の事実である。
ウ小括
以上から，審決の無効理由５－１に係る相違点の判断には，誤りがある。６取消事由６（甲２発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如）(1)取消事由６－１（無効理由５－２に対する判断の誤り―本件発明の認定の誤り）
①上記５(1)と同旨。
②したがって，審決の本件発明の認定には，誤りがある。(2)取消事由６－２（無効理由５－２に対する判断の誤り―一致点・相違点の認定の誤り）
審決は，甲２発明を，「ヌードマウス(ｎｕ／ｎｕ―ＢＡＬＢ／Ｃ／Ａ／ＢＯＭ，ｓｐｆ)に，高分化型管状腺癌である胃癌の４代～６代の皮下継代腫瘍，他は原発巣及び２代皮下継代腫瘍を５×５×５mmを細切して腹壁筋層内，筋層－腹膜間部，腹腔内，胃壁内に手術操作により移植することで，癌腫は腹壁筋層内，腹膜に浸潤，腹膜付着，骨盤腔内増殖，胃壁浸潤等が認められたヌードマウス。」と認定し，原告は，その認定を争わない。
そして，審決は，本件発明と甲２発明との相違点を，甲２発明が「転移に対する非ヒトモデル動物」といえない点と認定している。
ところで，仮に，審決の認定するとおり，「転移」が発明の構成であったとしても，本件発明における「転移」とは，実際に転移があったことが確認されたものではなく，「生着」又は「浸潤」と同程度の技術的意義しかないものである。甲２発明には「浸潤」が生じたことが示されているから，審決の認定する相違点は，本件発明と甲２発明との実質的な相違点とはなり得ない。そうすると，本件発明と甲２発明とは，実質的に同一である。したがって，審決の一致点・相違点の認定には，誤りがある。(3)取消事由６－３（無効理由５－２に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）
仮に，審決の認定するとおり，本件発明と甲２発明との相違点が，甲２発明において「転移に対する非ヒトモデル動物」といえない点であるとしても，この相違点に係る本件発明の構成とすることは，容易に想到できる。本件特許の優先権主張日当時，当業者は，単に腫瘍の増殖が生じているだけでは，転移が起こり得ることを認識し得ないが，浸潤が生じていれば，転移が生じる可能性があり，そして，浸潤の進行と並行して転移の進行が起き，浸潤が進行すればするほど，転移が生じる確率も高くなっていくことを認識していた（甲４１～４４）。甲３発明及び甲４発明は，培養した腫瘍組織塊を用いているという点に甲２発明と違いはあるものの，腫瘍組織塊の正位移植（同所移植）を行うことにより，浸潤後に転移が生じたことを示している。
そうすると，腫瘍組織塊の正位移植（同所移植）により，転移の前段階である浸潤まで生じている甲１発明に接した当業者は，甲１発明において，転移が生じ得る，あるいは，転移が生じていた（例えば実験者の見落としの場合など）可能性があることを当然に認識し，同様の実験を行えば転移が生じると考え，甲２発明から，又は，甲２発明に甲３発明若しくは甲４発明を組み合わせ，甲１発明を「転移モデル動物」として利用することを容易に想到する。
また，甲２発明に基づいて任意の原発器官の腫瘍組織を用いて同様のモデル動物とすることは，甲２発明と実質的に同一か，又は，甲２発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。
７取消事由７（甲３発明に基づく進歩性欠如―無効理由５－３に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）
審決は，甲３発明を「４５歳男性の硬変合併肝癌で化学療法の後に採取した肝癌腫瘍(Ｈｃ－４)の継代２代目を，ヌードマウスの右側腹部深部に移植し，その結果腫瘍片が肝に移植されたことで，約１.５cmの腫瘤を形成し，右肺下葉に直径約２mmの球状の転移を認めたヌードマウス。」と認定し，本件発明と甲３発明との相違点を，甲３発明において移植する腫瘍組織塊が培養したものであると認定した。原告は，それらの認定を争わない。
しかしながら，下記①～④のとおり，甲３発明における培養した腫瘍組織塊を，本件発明におけるヒト器官から採集した腫瘍組織塊そのままのものに置き換えることは，容易に想到することができる。
①本件特許の優先権主張日当時，患者が特定の薬物に対して感受性（効果の有無・程度）を有するか否かを判断する試験である薬物感受性試験（化学療法感受性試験，制癌剤感受性試験）のためのモデル動物が求められていた（甲３０）。この場合，ヒト腫瘍組織をマウスの皮下で継代培養した場合には，腫瘍の生物学的性格が変わる可能性があることや試験結果を得るのに長期間を要することなどから，ヌードマウスにヒト器官から得られた腫瘍を直接移植する方法が，臨床的にはより利点を有することが技術常識として知られていた（甲３１）。そうすると，甲３発明に接した当業者には，皮下継代によって培養した腫瘍組織塊をヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものに置換する強い動機付けが存した。②作業工程を簡略化することは，どのような技術分野においても一般に求められる普遍的な当然の課題である。そうすると，甲３発明に接した当業者が，それよりも作業手順の少ないヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものを用いる手法を採用する強い動機付けが存する。


③本件特許の優先権主張日当時において，皮下継代を経た場合に，ヒト腫瘍組織が転移能を含むそのヒト腫瘍組織の生物学的性格を維持するという技術常識はなく，当業者にとって，ヒト腫瘍組織に対して皮下継代を行った場合には，移植腫瘍の生物学的性格が変わる可能性があることが技術常識であった。甲３は，転移が生じなかった原因として，[1]免疫欠如動物であるためか，[2]移植腫瘍の生物学的性格が変わったためか，[3]移植部位が皮下組織であるためか，ということを列挙している。この記載に接した当業者は，[1]免疫欠如動物である場合と免疫欠如動物でない場合，[2]皮下継代による場合と直接移植の場合，[3]皮下組織への移植である場合と原発臓器への移植（正位移植）である場合の組合せである８通りの実験を行えば，転移を生じさせない原因を究明することができる可能性があることを当然に認識する。そうすると，甲３には，原発臓器に培養した腫瘍組織塊ではなく，ヒト器官から採集された腫瘍組織塊そのままのものを移植することが示唆されている。④甲１及び甲２に接した当業者は，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植した場合には，浸潤が発生することを認識するのみであり，甲１・甲２から，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植した場合に転移が生じないとまで認識するものではない。一方で，当業者は，浸潤が生じていれば，転移の前段階の現象が生じていることから，転移が起こり得ることを認識することができる。さらに，甲３発明と，甲１発明及び甲２発明のそれぞれとは，継代の有無の点を除いては，全く同一の構成からなっている。そうすると，甲３発明に接した当業者は，甲１発明及び甲２発明から，直接移植を試みることを動機付けられる。
したがって，審決の無効理由５－３に係る相違点の判断には，誤りがある。８取消事由８（甲４発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如―無効理由５－４に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）
審決は，甲４発明を「ヒト肝細胞癌Ｈｃ－３を継代用ヌードマウスで皮下継代したヒト肝細胞癌Ｈｃ－３の２代目の腫瘍を摘出し，１～２mm角の組織片としたものを，被移植用ヌードマウスの右側腹部肋骨弓下に移植針を挿入して肝に移植を行なうことで，浸潤性の腫瘍が形成されるとともに肺転移が認められたヌードマウス。」と認定し，本件発明と甲４発明との相違点を，甲４発明において移植する腫瘍組織塊が培養したものであると認定した。原告は，それらの認定を争わない。しかしながら，下記①～④のとおり，甲４発明における培養した腫瘍組織塊を，本件発明におけるヒト器官から採集した腫瘍組織塊そのままのものに置き換えることは，容易に想到することができる。
①本件特許の優先権主張日当時，患者が特定の薬物に対して感受性（効果の有無・程度）を有するか否かを判断する試験である薬物感受性試験（化学療法感受性試験，制癌剤感受性試験）のためのモデル動物が求められていた（甲３０）。この場合，ヒト腫瘍組織をマウスの皮下で継代培養した場合には，腫瘍の生物学的性格が変わる可能性があることや試験結果を得るのに長期間を要することなどから，ヌードマウスにヒト器官から得られた腫瘍を直接移植する方法が，臨床的にはより利点を有することが技術常識として知られていた（甲３１）。そうすると，甲４発明に接した当業者には，皮下継代によって培養した腫瘍組織塊をヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものに置換する強い動機付けが存した。②作業工程を簡略化することは，どのような技術分野においても一般に求められる普遍的な当然の課題である。そうすると，甲４発明に接した当業者が，それよりも作業手順の少ないヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものを用いる手法を採用する強い動機付けが存する。
③本件特許の優先権主張日当時において，皮下継代を経た場合に，ヒト腫瘍組織が転移能を含むそのヒト腫瘍組織の生物学的性格を維持するという技術常識はなく，当業者にとって，ヒト腫瘍組織に対して皮下継代を行った場合には，移植腫瘍の生物学的性格が変わる可能性があることが技術常識であった。甲４は，転移が生じなかった原因として，[1]免疫欠如動物であるためか，[2]移植腫瘍の生物学的性格が変わったためか，[3]移植部位が皮下組織であるためか，ということを列挙している。この記載に接した当業者は，[1]免疫欠如動物である場合と免疫欠如動物でない場合，[2]皮下継代による場合と直接移植の場合，[3]皮下組織への移植である場合と原発臓器への移植（正位移植）である場合の組合せである８通りの実験を行えば，転移を生じさせない原因を究明することができる可能性があることを当然に認識する。そうすると，甲４には，原発臓器に培養した腫瘍組織塊ではなく，ヒト器官から採集された腫瘍組織塊そのままのものを移植することが示唆されている。④甲１及び甲２に接した当業者は，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植した場合には，浸潤が発生することを認識するのみであり，甲１・甲２から，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植した場合に転移が生じないとまで認識するものではない。一方で，当業者は，浸潤が生じていれば，転移の前段階の現象が生じていることから，転移が起こり得ることを認識することができる。さらに，甲４発明と，甲１発明及び甲２発明のそれぞれとは，継代の有無の点を除いては，全く同一の構成からなっている。そうすると，甲４発明に接した当業者は，甲１発明及び甲２発明から，直接移植を試みることを動機付けられる。
したがって，審決の無効理由５－４に係る相違点の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（無効理由１－未完成発明－に関する判断の誤り）に対して
(1)取消事由１－１（転移の未確認）につき
実施例Ⅲにおいて転移は確認されており，審決の未完成発明に関する判断には，誤りはない。
①本件明細書の実施例Ⅲに係る記載それ自体により，転移を確認したことは認められるのであり，「転移しなかったと思われなかった」との表現部分のみに基づき，転移が確認されていないとはいえない。


②特許独立の原則により，ＰＣＴ出願の優先権主張の基礎となった米国基礎出願と，ＰＣＴ出願が日本国に移行された本件特許出願とは，別個独立の特許出願であり，その明細書の内容も異なるのであり，米国出願明細書又は米国特許明細書の記載は，そもそも，本件特許の出願経過として参酌されない。なお，米国基礎出願の審査過程で原告が提出した意見書（甲３７）では，「ｍｅｔａｓｔａｓｉｚｅ（転移）」をクレームから削除しているが，これに代えて「ｍｉｍｉｃｔｈｅ    ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎｏｆ    ｎｅｏｐｌａｓｔｉｃｄｉｓｅａｓｅ    ｉｎｔｈｅ    ｈｕｍａｎｄｏｎｏｒ（提供者中における悪性腫瘍の進行に似た症状を呈する）」を新たに挿入しているところ，これは，転移よりも広い概念である。米国審査官による実施可能な開示要件を欠くとの通知は，米国基礎出願において，二重否定文（Ｎｏｎｅ～ｎｏｔ～）によって転移を確認したとすべきところを，そのうちの「ｎｏｔ」を脱漏してしまい（甲２５），転移についての単純否定文になってしまったことが原因である。この誤記は，優先権を主張してＰＣＴ出願を行う際には訂正したが（甲２８），米国基礎出願に基づく米国特許出願については，時間や費用，改正前米国特許法下における得失などを考慮して，誤記の訂正ではなく削除で対応し，米国基礎出願後の研究成果を反映した実施例Ⅳ～Ｘを追加した一部継続出願で対応することとしたにすぎない（甲３４）。③甲１９の１〔乙５７の１〕の論文に記載されたデータを得た実験時期は，本件特許出願の時期と一部重複しており，本件特許の実験成績証明書としての位置付けを持つ。また，甲２０の１〔乙６９の１〕，甲２１の１〔乙７１の１〕及び甲２２の１〔乙７２の１〕は，甲１９の１〔乙５７の１〕と同時期に，本件特許の方法で種々の腫瘍をヌードマウスに移植し，それらがどのように転移したかについて，被告が進めていた研究の実験結果をまとめて発表した論文である。④特許法１５０条～１５３条の定める職権主義の下，先行技術調査は特許庁の審査官により職権で行われるものである。また，刊行物Ａ及び刊行物Ｂは，特許異議申立書に添付された資料（同事件の甲２，３及び５，本訴の甲３３）に記載されている事実と同じ事実を，和文で記載した文献である。(2)取消事由１－２（転移を起こす手段の未開示）に対して①甲１，甲２及び甲２９の方法による移植で転移が確認されなかったからといって，転移を起こすためには正位移植を行うのみでは不十分であると，論理的に結論付けることはできない。
②いずれにせよ，甲１，甲２及び甲２９において行われた移植は，次のとおり，そもそも正位移植を奏功させたものではない。
[1]甲２９は，同所移植（正位移植）を試みたものの失敗し，同所移植が皮下移植よりも有用であるとは言えないと報告したものにすぎない。[2]甲１の方法は，乳腺とその周囲の乳腺脂肪体とを摘出し，腫瘍組織片をマウスの鼠径部に残った脂肪体の中に埋め込んでいるのであり（乙１５の１・２，１６の１・２），切除した後の欠損部分に移植したのではなく，欠損部分の近くに残されている脂肪組織中に移植をしたものであるから，同所移植ではない。[3]甲２は，６００字程度の学会口頭発表の抄録にすぎず，使用された腫瘍，移植先，移植対象のヌードマウス，浸潤した組織などの具体的な手法・結果が記載されておらず，移植方法に再現性があるとはいえないから，甲２の方法を同所移植と断定することはできない。
③発明は，経験上取得した自然法則を利用することで十分であり，どのようなメカニズムで所定の効果をもたらせることまで明らかになっている必要はなく，所定の手段で一定の確率で反復実施できればよい。本件明細書には，転移を起こすための実施手段が開示されており，その手段を用いれば一定の確率で転移が生じる。そして，本件発明の方法を使用することで実際に転移が起きることは，第三者によって確認されている（乙１８～２０）。
２取消事由２（無効理由２－実施可能要件違反－に対する判断の誤り）に対して
(1)取消事由２－１（転移の未確認）につき
上記１(1)と同旨。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を満たす。(2)取消事由２－２（転移を起こす手段の未開示）上記１(2)と同旨。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を満たす。３取消事由３（無効理由３－サポート要件違反－に対する判断の誤り）に対して
(1)取消事由３－１（転移の未確認）につき
上記１(1)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，サポート要件を満たす。(2)取消事由３－２（転移を起こす手段の未開示）につき上記１(2)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，サポート要件を満たす。４取消事由４（無効理由４－記載要件違反－に対する判断の誤り）に対して
(1)取消事由４－１（転移の未確認）につき
上記１(1)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，記載要件を満たす。(2)取消事由４－２（転移を起こす手段の未開示）につき上記１(2)と同旨。
したがって，本件明細書の特許請求の範囲は，記載要件を満たす。５取消事由５（甲１発明に基づく新規性又は進歩性判断の誤り）(1)取消事由５－１（無効理由５－１に対する判断の誤り―本件発明の認定の誤り）に対して
①本件発明の「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」とは，モデル動物が射程範囲におさめる疾患を明示したものであり，ヒト腫瘍の原発巣についてのモデル動物ではなく，転移腫瘍を有するモデル動物を表わすために使用されている。本件発明の「前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有するモデル動物」とは，モデル動物の免疫欠損の程度を表わすためのものである。したがって，特許請求の範囲における「転移」は，いずれも，本件発明の構成要件にほかならない。


②旧特許法３６条４項２号の趣旨は，特許請求の範囲に記載した事項の一部を，発明の構成の必須要件ではないとする旨の主張を事後的に許さないことにあり，特許請求の範囲に発明の効果を記載してはいけないというものではない。③したがって，審決の本件発明の認定には，誤りはない。(2)取消事由５－２（無効理由５－１に対する判断の誤り―一致点・相違点の認定の誤り）に対して
「転移」は，一般的な技術用語であり，原発腫瘍から離脱した悪性細胞が，そこからはるかに離れた場所へと移動して全身に広がることと定義でき（甲２３），一義的に理解できる用語である。したがって，腫瘍の移植場所での「生着」や「増殖」，周辺器官への「浸潤」とは，明確に区別されている。本件明細書においても，「転移」と，「生着」「増殖」「浸潤」とは，それぞれ明確に区別して記載されている。そうすると，本件発明と甲１発明とは，少なくとも，審決の認定する相違点がある。
したがって，審決の一致点・相違点の認定には，誤りはない。(3)取消事由５－３（無効理由５－１に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）に対して
下記①②のとおり，甲１発明について，審決の認定する本件発明と甲１発明との相違点に係る構成とすることは，容易に想到できない。①転移のプロセスの一段階としての「浸潤（ｉｎｖａｓｉｏｎ）」は，腫瘍細胞が基底層を突き破ることに特徴づけられており，何かを破壊することなく細胞の間に入り込んでいき，腫瘍細胞が基底層を突き破らない「浸潤（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ）」とは，区別される概念である。甲１におけるＣＦＰ中でのヒト乳房組織の生長は，甲１には「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ」と記載されており，腫瘍細胞が基底層を突き破る「ｉｎｖａｓｉｏｎ」ではない。そうすると，甲１に接した当業者は，甲１発明においては，転移のプロセスである「浸潤（ｉｎｖａｓｉｏｎ）」が生じているのではないと認識する。②本件発明の同所移植における「相当する器官」とは，移植先の器官が移植元の器官と同様に特定の機能を営んでいなければならない。甲１発明は，乳腺とその周囲の乳腺脂肪体を摘出した後に，摘出した周囲を焼灼して脈管の末端を塞ぎ，そして，マウスの鼠径部に残った脂肪体の中に，ヒト乳管癌を埋め込んだものである。そうすると，甲１発明においては，ヒト乳管癌に対応する器官であるヌードマウスの「乳汁を分泌する機能を有する乳腺」が除去されていて「相当する器官」は存在せず，かつ，移植先が鼠径部であるから，同所移植（正位移植）を行ってはいない。以上から，審決の無効理由５－１に係る相違点の判断には，誤りはない。６取消事由６（甲２発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如）に対して(1)取消事由６－１（無効理由５－２に対する判断の誤り―本件発明の認定の誤り）に対して
①上記５(1)と同旨。
②したがって，審決の本件発明の認定には，誤りはない。(2)取消事由６－２（無効理由５－２に対する判断の誤り―一致点・相違点の認定の誤り）に対して
①上記５(2)と同旨。
②そうすると，本件発明と甲２発明とは，少なくとも，審決の認定する相違点があり，審決の一致点・相違点の認定には，誤りはない。(3)取消事由６－３（無効理由５－２に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）に対して
本件発明と甲２発明との相違点に係る本件発明の構成とすることは，容易に想到することはできない。
したがって，審決の無効理由５－２に係る相違点の判断には，誤りはない。７取消事由７（甲３発明に基づく進歩性欠如―無効理由５－３に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）に対して
下記①～④のとおり，甲３発明について，審決の認定する本件発明と甲３発明との相違点に係る構成とすることは，容易に想到できない。①本件特許の優先権主張日当時，「感受性」とは，原発巣を構成する腫瘍組織内の各種癌細胞の感受性のことを示しており（乙２９），個別具体的な癌患者の治療方針決定のためのものではなかった。また，患部から摘出した腫瘍組織塊を直接移植した場合の移植後の腫瘍組織塊の生着率は，継代された腫瘍組織塊を移植する場合よりもはるかに低く，移植が難しいものであった（乙２７）。しかも，感受性試験のためには，遺伝形質や週齢のそろった相当数のヌードマウスについて初代移植に成功することが必要である。したがって，患部から摘出した腫瘍組織塊を直接移植した場合の試験といえども，直ちに実施できるようなものではない。そうすると，甲３発明の皮下継代によって培養した腫瘍組織塊を，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものに置換する強い動機付けがあったとはいえない。②腫瘍細胞は，均質な特性を有する細胞で構成されているのではないため，動物実験でのデータのばらつきを少なくするためには，継代培養による腫瘍細胞の選別によって，ある程度均質な腫瘍細胞で腫瘍を構成する必要がある。また，信頼性のある結果を得るためには，統計処理に耐えられる数のデータが必要であり，そのためには移植可能な組織の量もそろえなければならない。そうすると，作業工程の簡略化などということが動機付けになるものではない。③本件特許の優先権主張日当時の技術常識は，移植腫瘍の組織形態については，一般に元の腫瘍の形態をよく保持することが示されるというものである（乙２８）。甲３は，皮下継代した腫瘍を用いているのであり，ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものでも同様の転移が起きる可能性を示唆しているものではない。そうすると，甲３に，ヒト器官から採集された腫瘍組織塊そのままのものを移植することが示唆されているとはいえない。
④甲１は，同所移植に関するものではないから，動機付けも示唆も全く記載されていない。甲２は学会抄録にすぎず，実験の内容を把握することができず，動機付けとなり得ない。そうすると，甲１発明及び甲２発明から，当業者が直接移植を試みることを動機付けられることはない。
したがって，審決の無効理由５－３に係る相違点の判断には，誤りはない。８取消事由８（甲４発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如―無効理由５－４に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）に対して


上記７①～④のとおり（ただし，「甲３」を「甲４」と読み替える。），甲４発明について，審決の認定する本件発明と甲４発明との相違点に係る構成とすることは，容易に想到できない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
本件明細書の記載によれば，本件発明は，次のとおりのものと理解される。外来移植細胞を拒絶する能力を失った胸腺のないマウス（ヌードマウス，無胸腺マウス，無胸腺ヌードマウス）にヒト腫瘍を皮下移植したモデル動物は，従来の齧歯動物のモデル動物よりも良好であったが，ヒト腫瘍組織が実際にマウス中に腫瘍を形成した生着率又は頻度が，個々の供与体及び腫瘍の型により変動したほか，大部分が移植の部位で増殖し，もとの腫瘍が供与体中で非常に転移性であってもまれにしか転移しなかったという実質的な欠点，すなわち，皮下移植されたヒト腫瘍組織が転移能力を欠くという欠点があった（３頁６～１５行目）。そのため，ヒト中に生ずるような腫瘍疾患の進行に全くよく似た能力，すなわち，増殖に加えて転移をするヒト腫瘍組織を有するヒト腫瘍疾患に対するモデル動物の作製という課題があった（３頁１８～２０行目）。そこで，本件発明は，上記課題を解決するために，脳以外のヒト器官から得られたヒト腫瘍組織を，細胞ごとに分離せず，塊のまま腫瘍組織が本来もつ「三次元的構造」を維持し，免疫欠損動物の相当する器官へ移植（同所移植，正位移植）するという構成を採用することによって（４頁３～２０行目），ヒト中に生ずるような腫瘍疾患の進行に全くよく似た能力，すなわち，増殖に加えて転移するヒト腫瘍組織を有する転移に対する非ヒトモデル動物を作製した（３頁２２行～４頁１行目）。
２取消事由５（甲１発明に基づく進歩性又は新規性欠如）について事案にかんがみ，まず，取消事由５について検討する。(1)取消事由５－１（無効理由５－１に対する判断の誤り―本件発明の認定の誤り）について
原告は，本件発明における「転移」とは，発明の効果であって，発明の構成ではない旨を主張する。
しかしながら，本件発明の属する技術分野において，モデル動物とは，ヒトの疾患を動物で再現するためのものであり，薬物の作用効果を確認するため等の実験に用いられるものであるところ，本件発明は，上記１に認定のとおりであるから，本件発明１及び本件発明１１の「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」とは，「ヒト腫瘍疾患の転移」を再現できるものに「非ヒトモデル動物」を特定するものである。そして，本件発明１の「移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損」及び本件発明１１の「移植されたヒト腫瘍組織を前記動物中で増殖及び転移させるに足りる免疫欠損」とは，免疫欠損の程度が「移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る」ものであることを特定するものである。したがって，本件発明にある「転移」は，いずれも本件発明を特定するために必要な事項であるから，本件発明の構成といえる。
以上のとおり，原告の主張は，採用することができない。
よって，取消事由５－１は，理由がない
(2)取消事由５－２（無効理由５－１に対する判断の誤り―一致点・相違点の認定の誤り）について
原告は，仮に，「転移」が本件発明の構成であったとしても，本件発明における「転移」とは，「生着」又は「浸潤」と同程度の技術的意義しかないものである旨を主張する。
しかしながら，「転移（ｍｅｔａｓｔａｓｉｓ）」とは，原発腫瘍から離脱した悪性細胞が，血管，リンパ管等を介して，そこから離れた場所へ移動して全身に広がって，コロニーを多発的に形成することをいい（甲２３，３９，４１，４４），一般的な技術用語であって，その用語の意義が相紛れることはない。「生着」とは，腫瘍組織が移植先に生きて定着することを，「浸潤」とは，腫瘍組織が隣接組織を破壊しながら成長し，その境界が不明なことをいう。本件明細書の発明の詳細な説明においては，「これらのモデル動物において，生着した腫瘍はしばしば，大部分移植の部位で増殖し，もとの腫瘍が供与体中で非常に転移性であってもまれにしか転移しなかった。」（３頁１３～１５行目），「この実施例の５匹のマウスはその後なお６か月生存している。組織移植の約１か月後にマウスを外科的に切開し、移植腫瘍を観察した。各事例において腫瘍が生着したと認められた。これは移植腫瘍組織が隣接組織に侵潤
ママしたこ
とを意味する。」（７頁１８～２１行目），「この移植外科を行なった５匹のマウス中の４匹は３～４か月生存し、良好な健康であると思われる。組織移植の約１か月後にマウスを外科的に切開し、腫瘍が生着したことが観察された。腫瘍はいずれも、このとき他の器官に転移しなかったと思われなかった。」（８頁２１～２４行目）との記載があり，「生着」と「浸潤」をほぼ同義に用いているものの，少なくとも，「転移」と，「生着」又は「浸潤」とは明確に使い分けをしているものであって，「生着」又は「浸潤」を，「転移」と表現しているわけでないことは明らかである。そうすると，本件発明において，「転移」と，「生着」又は「浸潤」とが同程度の技術的意味で用いられているということはできない。なお，この点は，明細書の記載の問題であり，実施例Ⅲにおいて実際に転移が確認されているか否かとは別の事柄である。
そして，甲１発明は，「２０～２５日齢の無菌雌ヌードマウスの＃４鼠径部乳腺脂肪体は，乳首原基痕跡，及び脂肪体の鼠径部リンパ節までの隣接部分の外科的切除によって宿主上皮を除去され，浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織を前記除去箇所に移植し，そして，移植から２ヵ月後の脂肪体の切片は，腫瘍が活発に活動し，脂肪体へ浸潤を始めているヌードマウス。」と認定されているものであるから，本件発明１～１９と甲１発明とを対比すると，少なくとも，甲１発明が，「転移モデルに対する非ヒトモデル動物」とはいえない点で相違する。したがって，一致点・相違点の認定及びこの相違点を前提に本件発明１～１９は甲１発明ではないとした審決の認定・判断には，誤りはない。以上のとおり，原告の主張は，採用することができない。よって，取消事由５－２は，理由がない。
(3)取消事由５－３（無効理由５－１に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り）について
ア公知文献の記載
(ｱ)甲１
甲１には，次の記載がある（訳文は乙１３による。明らかな誤記は補正した。）。「速報:    ヌードマウスの隔清された乳腺脂肪体中におけるヒト正常乳房組織及び腫瘍乳房
組織の生長
Ｈ.Ｃ.オウゼン及びＲ.Ｐ.カスター」
「要約


異形成及び腫瘍性のヒト乳房組織は，ヌードマウスの隔清された乳腺脂肪体（ＣＦＰ）中でうまく生長した。マウスを無菌アイソレーター中に入れ，乳腺脂肪体を隔清した。準備したマウスを無菌環境から取り出し，それらのＣＦＰ中にヒト乳房組織を移植し，その後，滅菌層流ラック中で維持した。
人における悪性腫瘍の進行の実験的な調査は，倫理的及び道徳的に制限されている。こうした研究を広く行うための手段は，ヌードマウスによって提供されるかもしれない。ヌードマウスは，遺伝的な胸腺形成異常により，すべての細胞性免疫の応答性を欠損している；ヌードマウスは，潜在的にヒトの腫瘍が生長するかもしれない『試験管』として価値がある。従来の問題点は，ヌードマウスの生存期間の短さであった。しかしながら，無菌条件下で飼育することによって，かれらは実質的に正常な生存期間を有し，彼らの使用についてのこの大きな欠点は除かれた。
我々は，ヌードマウスの隔清された乳腺脂肪体(ＣＦＰ)がヒト乳房組織の生長（正常であれ，腫瘍であれ）について受容可能か否かの決着をつけたかった。もしそうであるならば，上記部位はヒトの乳房試料の生長にとって理想的なはずであり，そして，このモデルは，上皮内小葉がん，線維嚢胞性疾患及び初期のステージIのがん等のヒトの乳房の病変組織の生長の調査に有用なはずである。」
「材料と方法
マウス―雌のヌードマウスを，ヒトの組織を移植するまで，無菌環境下で飼育して維持した。これらのマウスは，我々の無菌コロニー中の兄弟ｘ姉妹交配によって得た。レシピエント（被受容動物）が６～８週齢になったとき（それらの＃４乳腺脂肪体の隔清後３～４週のとき）に，無菌環境から出してヒトの乳房組織片を各々のＣＦＰ中に移植した。すべての移植は，垂直な，滅菌空気の流れのあるフード(Ｂｉｏｇａｒｄｈｏｏｄ；Ｔｈｅ    ＢａｋｅｒＣｏ．，Ｉｎｃ．，Ｓａｎｆｏｒｄ，Ｍｅ．)中で，滅菌条件下に行った。移植片を移植後，上記マウスを，滅菌ラミナーフローラック中(ＣａｒｗｏｒｔｈＦａｒｍｓ，Ｎｅｗ    Ｃｉｔｙ，Ｎ．Ｙ．)で，屠殺又は病気になるまで飼育した。ＣＦＰ中のヒト組織を他のヌードマウスのＣＦＰ中に移植するか，又はヒトの組織を含む脂肪体全部を摘出し，全組織標本作成及び/又は組織学的切片作成用に調製した。受容体の乳腺のない乳腺脂肪体の調製―無菌アイソレーター内で，Ｓｌｅｍｍｅｒによって記載された方法をすべて行った。２０～２５日齢の無菌ヌードマウス（雌）の上記＃４鼠蹊部乳腺脂肪体を，乳首原基及び鼠蹊部リンパ節の部位に隣接する部位を外科的に切除することによって，宿主の上記を取り除いた。この方式で取り除いた場合，乳腺脂肪体は上記宿主からの乳房の上皮性増殖は全く起こらないことが示された。十分に除去されなかった脂肪体では，残存する乳腺が，上記脂肪体が除去された近位に由来する切除縁から生じ，独特な枝分かれパターンを取りつつ鼠蹊部リンパ節を越えることが認められた。…移植―一般的に，Ｓｌｅｍｍｅｒ   の方法を，できる限り滅菌環境中でマウスを維持するように必要な修正を行い，Ｓｌｅｍｍｅｒによって記載された方法に従った。準備された無菌マウスをアイソレーターから取り出し，垂直ラミナー滅菌フローフード中に置き，ペントバルビタール(０.０１mL/kg体重；９％エタノール中，６.７mgのペントバルビタールナトリウム溶液)で麻酔し，滅菌手術板上にピンで固定した。無菌法により，上記＃４ＣＦＰを，正中切開によって引き出した。よく研いだウォッチメーカーピンセット(ｗａｔｃｈｍａｋｅｒ'ｓｆｏｒｃｅｐｓ）を用いてＣＦＰ中にくぼみを形成し，ここに移植片を導入した。この移植片の大きさは，１×２×２mmから１×２×１０mmの範囲であった。腹部の切開部を７.５mm   の創傷クリップで閉じた。宿主由来の乳腺の生長が見られたすべてのＣＦＰを除外し，こうして，残っているＣＦＰ中の上皮性増殖は，明らかに移植されたヒト乳房組織から生じていた。」「結果
ヌードマウスの肉眼的形態学及び組織学
･･･
ヌードマウスのＣＦＰ中におけるヒト乳房組織の生長
悪性ではないが異常な増殖をしている３つの乳房組織試料及び1つの乳がんの試料を，ヒトの生検試料から得た。
･･･
４）第４の移植片は，浸潤性乳管癌(ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ    ｄｕｃｔａｌｃａｒｃｉｎｏｍａ)と診断されたヒトの乳房組織の生検検体から得られた（図９）。移植２か月後の組織切片より，生きのよい，上記脂肪体中に浸潤し始めた(ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ)腫瘍が示された。偶発的な有糸分裂像が見られた。マウスＣＦＰの基本的な外観は，元のヒト生検検体と本質的に同じであった。かくして，ヒトの腫瘍及びヌードマウスのＣＦＰ中への移植片はいずれも類似の組織学パターン，例えば，異常な上皮の複数の層で裏打ちされた管，浸潤している(ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ)腫瘍細胞の筋，及び豊富な線維性の間質を示した。このヒト乳がんは，我々のヌードマウスのＣＦＰ中で，５つの移植世代の間生長した。順次の移植では，１つの脂肪体からのヒトの組織を２分割し，２つの別のＣＦＰ中に移植した。この結果，ヒトの組織の量は，もとの組織の量の３２倍に増加した。」
「考察


ヌードマウスのＣＦＰ中におけるヒトの過形成性乳房組織及び腫瘍性乳房組織の生長についてのこれらの予備的な観察は，ｉｎｖｉｖｏ又はｉｎ    ｖｉｔｒｏで非常に悪性度が高くても，免疫学的に損傷された異種の宿主中でヒトの乳房組織が生長することは非常に難しいという従来の結果と矛盾する。ヌードマウスの皮下に移植されたヒト乳房組織の生長は，また，限定的にしか生長しなかった。このため，３つの良性のヒト乳房過形成（例えば，乳腺線維嚢胞症）及び１つのヒト乳がんがヌードマウスのＣＦＰ中で生長したという単純な証明は，元の宿主を越える，ヒトの乳房の維持において，重要なステップかもしれない。ヒトの乳房組織がヌードマウス中で広がり，生長し続けることのこれまでの失敗は，おそらく，組織を皮下へ移植したことによるものであろう。皮下の移植部位は，少なくとも同種のマウスモデルにおいては，ほとんどの乳房組織の生長に対して受容的ではない。…これらの予備的観察から，ヌードマウスＣＦＰにおける将来の研究にとって，ヒトの乳房組織の生長及び挙動特性を，正常組織及び病変組織の双方に関係するデータを与えるという可能性を提供する。」
(ｲ)甲３
甲３には，次の記載がある。
「ヒト肝癌のヌードマウス肝への移植」（３１頁標題）「ヒト癌を担った動物は，その腫瘍の生物学的特性や種種の治療効果を研究するうえに理想的なモデルであるが，移植されたヒト癌が宿主動物で本来の性格が変わらないことが必要条件であり，原発臓器に発育することが望ましい。」（３１頁左欄１～５行目）「以来，種々なヒト癌のヌードマウスへの移植が試みられており，筆者らの1人は膵癌の移植に成功した。しかし，これらはすべて皮下組織へ移植されている。われわれは１９７６年以来主として肝癌のヌードマウスへの移植を試みてきたが，最近はじめてヌードマウス肝へのヒト肝癌移植に成功したので報告する。」（３１頁左欄９～１５行目）
「実験方法
１９７６年１０月より翌年７月まで当科で手術を行った肝癌８例中，切除を行った３例および試験切除のみに終わった４例の肝癌組織片を移植した。使用したマウスは雄あるいは雌のヌードマウスで，ＢＡＬＢ/Ｃを遺伝的背景としており，実験動物中央研究所より供給されたものである。…
移植方法は，切除あるいはｎｅｅｄｌｅで採取した肝癌組織を生理食塩水内で２mm角の組織片とし，これを両側の腹部ないし背部の皮下に，右側のものは肝外側区に近く移植針により移植した。」（３１頁左欄１６～２８行目）
「実験成績
現在までに移植した肝癌組織は６症例からえられた７コで，肝芽腫１例，肝細胞癌５例である。このうち生着し継代移植可能となったものは３例あり，４５歳男性の硬変合併肝癌で化学療法の前後に採取したもの（Ｈｃ－３，４),７０歳男性の分化型肝癌(Ｈｃ－５)及び３歳男児の肝芽腫(Ｈｂ－１)で，それぞれ６代，２代および４代目累代中である。」（３１頁左欄３１行～同頁右欄３行目）
「ＡＦＰ値は患者血清ではＨｃ－４で８.２μg/ml   であったが，移植ラットではＳＲＩＡ法で陽性のものと陰性のものがあり，陽性例ではＨｂ－４で２代目，３代目にのみ検出され，それぞれ１０.１μg/ml，９μg/mlであった。」（３１頁右欄１１～１４行目）「特筆すべきことは継代２代目のラット（「マウス」の誤記と認められる。）で，右側腹部深部に移植した腫瘍片が肝に移植されたことで，約１.５cmの腫瘤を形成した。腫瘤は塊状型で，左外側葉を残すのみで全葉にわたっていた。腹水，肝門部リンパ節転移は認めなかったが，右肺下葉に直径約２mmの球状の転移を認めた。組織学的所見では肝内発育のものは皮下組織のものと異なり，腫瘍周囲の線維性被膜は薄く，出血性のところもあり多数のミトーゼがみられた。肺転移巣の被膜は繊維細胞が一層にみられるにすぎず，周囲肺組織にはほとんど反応性変化はない。中心部は壊死に陥っていた。」（３１頁右欄１８行～３２頁右欄７行目）」「従来移植部位は背部，下肢などの皮下が用いられているが，これは腫瘍の周囲組織の反応様式が原発臓器とは異なってくることも考えられる。すなわち，通常皮下に発育したヒト肝細胞癌は球状を呈し，比較的厚い線維性の被膜により覆われているが，われわれの肝移植例では線維性被膜形成はほとんどなく，ところによっては出血性のみられるもので，皮下に発育したものとはやや様相を異にしており，しかも肺転移を伴っていた。ヒト癌のヌードマウス移植では転移を認めなかったという報告がほとんどで，わずかにＡの転移報告をみるのみで，継代２代目の肝細胞癌例で局所リンパ節に顕微鏡的な転移巣が発見されているが，肺転移例の報告はない。」（３２頁右欄２６行～３３頁左欄１０行目）「ヌードマウスに移植されたヒト癌に転移がほとんどないのは免疫欠如動物であるためか，移植腫瘍の生物学的性格が変わったのか，あるいはSPF環境下でなかったため長期生存例が少なく，転移する以前に死亡したことなどが考えられるが，移植部位が皮下組織であることも１つの大きな要因となりうる。すなわち，原発臓器に移植されれば同じような転移を示す可能性もあり，われわれの肝移植肝細胞癌が肺転移を惹起したことはこれを明確に証明したものと考えたい。」（３３頁左欄１１～１９行目）
「まとめ
ヒト肝癌のヌードマウス肝の移植に成功したので報告した。皮下移植のものと発育様式はやや異なり，腫瘍線維性被膜はなく，肺転移をきたしていた。」（３３頁右欄１～４行目）
(ｳ)甲４
甲４には，次の記載がある。
「ヒト癌の生物学的特性の研究や種々の制がんの研究には細胞培養あるいは動物移植による方法が用いられるが，腫瘍の種類によってはこれらは必ずしも可能ではない。…とくにヒトがんを担った動物は，その腫瘍の生物学的特性や種々の治療効果を研究するうえに理想的なモデルであるが，移植されたヒトがんが宿主動物により本来の性格が変わらないことが必要条件である。」（３０３頁左欄２～１１行目）


「一方，ヒト肝癌の研究はその細胞培養株の確立が困難であることより，臨床的研究と動物発生の肝癌により行われてきた。」（３０３頁左欄２０行～同頁右欄２行目）「このような観点より，著者はヒト肝癌をヌードマウスへ移植し，その継代を試みたところ，今回1継代移植系統を確立しえた。そこで，ヌードマウス移植ヒト肝癌の生物学的性格およびヒト肝癌研究の対象としての適否などについて，継代移植したが系統化できなかった他の１４例とともに検討を加えた知見について報告する。」（３０３頁右欄３～８行目）
「１．実験動物
実験動物中央研究所においてＳｐｅｃｉｆｉｃＰａｔｈｏｇｅｎ    Ｆｒｅｅ下で飼育されたＢＡＬＢ/ｃ系ヌードマウス(ｎｕ/ｎｕ)の雄および雌で，生後５～７週のものを用いた。」（３０３頁右欄１０～１３行目）
「２．実験方法
北大第1外科に昭和５１年１１月より５３年５月迄入院し，開腹手術を行った肝癌患者は１６例であるが，このうち術中または切除標本よりヌードマウスに移植可能な肝腫瘍組織片を採取しえたのは１４例１５個あった。これらの組織片をヌードマウスへ初代移植し，生着したものはさらに継代移植した。
…なお，移植系統は肝細胞癌をＨｃ，肝芽腫をＨｂと記載し，移植した順にそれぞれ番号を付した。」（３０３頁右欄１９行～３０４頁９行目）
「(a)    初代移植
腫瘍の部分切除あるいは肝切除標本より無菌的に肝腫瘍組織を採取し，これを生理食塩水内で剪刃とピンセットを用いて壊死部と血液成分を除去後２mm角以下に細切する。ついで，その組織片の１ないし数個を移植針を用いて，ヌードマウスの側腹部あるいは背部の皮下に移植した。」（３０４頁左欄１１～１７行目）
「(b)    継代移植
初代あるいは継代移植した腫瘍が一定の大きさに達した時期に，そのヌードマウスをエーテル麻酔下に心臓穿刺し，採血後無菌的に腫瘍を摘出した。この腫瘍はただちに生理的食塩水内に入れ，約２mm角に細切し，その1   ないし数個を移植針を用いて，他の新しいヌードマウスの側腹部あるいは背部の皮下に移植した。…
これらの継代移植は腫瘍の出血，中心壊死，潰瘍形成などが少ない，直径が約１cmを越えた時点で行った。」（３０４頁左欄２３～３３行目）
「(c)    ヌードマウス肝への移植
ヌードマウスをエーテル麻酔下に開腹し，前述の方法で作製した１～２mm角の組織片を外径２.５ないし１.５mmの移植針を用いて，肝中葉に移植した。また，ヌードマウス右側腹部肋骨弓下に移植針を挿入し，肝右葉外側区に腫瘍組織片を接触するようにして行ったものもある。」（３０４頁左欄３４～３９行目）
「右側腹部肋骨弓下に移植針を挿入して肝に移植を行ったのは１０匹あるが，Ｈｃ－３の２代目とＨｃ－５の３代目の２匹に成功したにすぎなかった。開腹下の肝への移植はＨｃ－４の６代目の２匹に行った。いずれも生着したが，１匹は移植１８日後，他の１匹は３８日後にｗａｓｔｉｎｇｄｉｓｅａｓｅとなり屠殺した。４匹とも屠殺後肝腫瘍の存在が確認された。また右肋骨弓下に移植したＨｃ－３の２代目に，肺転移がみとめられた。」（３０６頁左欄１６～２３行目）「初代移植成立した   6例はいずれも継代し，全例２代目移植にも成功し，さらに継代移植を
続けた」（３０６頁右欄１～２行目）
「また，肝に直接移植したもののＡＦＰ値がその他のものに比し１０倍以上の高値を示したのは興味深く，腫瘍発生母地とＡＦＰ値については今後検討すべき課題であろう。肝癌を皮下と肝に移植するのでは，移植腫瘍の生着率や生物学的特性のうえでも何らかの相違があることが推測される。」（３１２頁左欄２６～３１行目）「１４症例より採取した１５個の腫瘍組織をヌードマウスに継代移植した結果，つぎの結論がえられた。１）初代移植成功は肝細胞癌１３例中５例，肝芽腫２例中１例であった。…４）生着した６例全例よりＡＦＰが検出された。５）移植された肝細胞癌は胞巣形成が著明でないほかは原腫瘍に類似した像を示した。６）転移は肝に浸潤性腫瘍を形成した１匹のみにみられ，肺転移であった。７）核型分析，血清吸収試験，抗ヒトＡＦＰ血清による沈降反応などによりヒト由来のものであることが同定された。」（３１２頁右欄４～１８行目）「３）肉眼的所見
継代移植のため腫瘍を摘除した後及び他の原因で死亡したものは剖検し，腫瘍の性状と遠隔転移の有無などを肉眼的に観察した。」（３０４頁右欄１３～１６行目）３０５頁Ｔａｂｌｅ１には，ヌードマウスに移植される肝癌の由来について，Ｈｃ－３が４５歳男性の化学療法前のものであって，穿刺生検によって得られたものであることが記載されている。
イ容易想到性


①ヌードマウスの皮下に移植されたヒト腫瘍は，浸潤や転移はほとんど見られないものであった（甲５０〔１９８６〕）。このように，ヌードマウスの皮下で生長する腫瘍と原発臓器で生長する腫瘍との違いについては，[1]「従来移植部位は背部，下肢などの皮下が用いられているが，これは腫瘍の周囲組織の反応様式が原発臓器とは異なってくることも考えられる。すなわち，通常皮下に発育したヒト肝細胞癌は球状を呈し，比較的厚い線維性の被膜により覆われているが，われわれの肝移植例では線維性被膜形成はほとんどなく，ところによっては出血性のみられるもので，皮下に発育したものとはやや様相を異にしており，しかも肺転移を伴っていた。…すなわち，原発臓器に移植されれば同じような転移を示す可能性もあり，われわれの肝移植肝細胞癌が肺転移を惹起したことはこれを明確に証明したものと考えたい。」と記載されていること（甲３〔１９７８〕，３２頁右欄２６行～３３頁左欄１９行目），「皮下においては境界明瞭な腫瘍を形成し，浸潤性の増殖を示さないが，一旦筋肉へ侵入すると浸潤性の増殖を示すようになる。」と記載されていること（乙２８〔１９８２〕，２頁２～４行目）などにかんがみると，本件特許の優先権主張日当時，ヌードマウスの皮下で生長したヒト腫瘍は，観察した際に線維性の被膜により覆われ境界明瞭な腫瘍を形成しているため，まれにしか浸潤や転移は生じないと認識されていたものと認められる。
②上記ア(ｱ)の記載（特に「考察」の項）によれば，甲１は，ヒト悪性腫瘍の進行あるいは挙動特性を調査するための手段として同所移植を用いたものであり，審決が甲１発明として認定するとおり，切除された第４乳腺脂肪体に移植したヒト浸潤性乳管癌は，移植から２ヵ月後には，活発に活動し脂肪体へ浸潤を始めている。③また，本件特許の優先権主張日当時，悪性腫瘍は，生体内において，[1]腫瘍の増殖，[2]隣接組織への浸潤，[3]血管やリンパ管を通じた他の組織への転移のように進行すると考えられており（甲２３，４１，４３），一般には，腫瘍が浸潤していることを観察した状態では，浸潤の広がりが大きければある程度の確率（頻度）で転移が生じている，あるいは，そのまま時間が経過すれば浸潤が更に広がり，転移が生じる可能性も高くなることが（甲３９，４４～４８），癌の進行プロセスについての技術常識として知られていたものと認められる。④そして，上記（イ）（ウ）のとおり，甲３発明及び甲４発明は，ヌードマウスの皮下で継代培養されていたヒト腫瘍組織塊を，原発臓器へ移植（同所移植）すると，皮下で培養する場合と異なり，線維性被膜形成がほとんどなく浸潤性の腫瘍が形成され，転移が生じたというものである。
⑤以上①～④を前提にすれば，[1]皮下継代を経ていない腫瘍を用いて同所移植が行われた結果，浸潤が生じている甲１発明について，[2]皮下継代された腫瘍を用いて甲１発明同様に同所移植が行われた結果，浸潤及び転移が生じている甲３発明及び甲４発明を参酌すれば，[3]甲１発明において，時間が経過して浸潤が更に広がれば，甲３発明及び甲４発明と同様に転移が生じる可能性が高いと予測することは，[4]当業者であれば容易になし得たことにすぎず，通常の創作能力の範囲内において試みを動機付けられる程度のものといえる。
そうであれば，甲１発明のヌードマウス（無胸腺マウス）において，甲３発明及び甲４発明の知見を適用して，ヒト腫瘍の転移に対するモデル動物とすること，すなわち，相違点に係る本件発明１，２，１１及び１２の構成とすることは，当業者であれば，容易に想到できることと認められる。
ウ被告の主張について
(ｱ)「浸潤」について
被告は，「浸潤」には，「ｉｎｆｉｌｔｒａｔe」の場合と「ｉｎｖａｓｉｏｎ」の場合とがあり，前者（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ）の記載しかない甲１からは，当業者は，基底膜を突き破るなど転移のプロセスである「浸潤（ｉｎｖａｓｉｏｎ）」と認識するものではない旨を主張するので，以下，検討する。
ａ用語につき
「浸潤（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ，ｉｎｖａｄｅ）」とは，隣接組織を破壊しながら生長し，その境界が不明瞭なものと認められるが（甲４２，４５），甲１１，乙６～８，２３の１・２の記載をみても，基底膜を突き破るか否かを基準として「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ」と「ｉｎｖａｄｅ」との使い分けがされているとは認められない。
もっとも，甲３９，４０の下記記載は，浸潤を基底膜との関係において把握するものと認められる。
①「病理学    病理組織細胞学」（甲３９〔１９９５年〕）「腫瘍の病期はその広がりによってあらわされる。…悪性腫瘍の病期は早期，進行期，末期にわけられる。…上皮内癌ｃａｒｃｉｎｏｍａ   ｉｎｓｉｔｕ    は，表面上皮層に限局した癌で，基底膜を破っていない。…非浸潤癌ｎｏｎ－ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ    ｃａｒｔｉｎｏｍａは，上皮内癌と同様の病変であるが，乳癌などに対して使用される．癌が導管または小葉内にのみ限局していて，その周囲の支持結合織（間質）に浸潤していない。早期浸潤癌は浸潤の浅い癌を示す。進行癌は腫瘍が間質に浸潤し大きく広がった時期の癌（浸潤癌）で，転移も見られることが多く，治癒しがたい。」（５６頁１１～２１行目）
②「現代の病理学    総論」（甲４０〔昭和５４年〕）「ｃ：上皮内癌    ｃａｒcｉｎｏｍａｉｎ    ｓｉｔｕ。上皮は癌化した細胞で置き換えられているが，基底膜を破っての浸潤は認められない。


ｄ：浸潤癌ｉｎｖａｓｉｖｅ    ｃａｒｃｉｎｏｍａ。基底膜を破っての深部への癌の浸潤…が認められる。」
（３３８頁図Ⅸ・１０の説明）
しかしながら，逆に，甲４２，甲５４の下記の記載は，基底膜を破壊して進行した癌であることを示す浸潤癌も「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｖｅ」と表現されている。
①「図解病理学」（甲４２〔昭６２年〕）
「…浸潤性   ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｖｅに発育するものがある。…悪性の腫瘍の増殖形式である…浸潤性発育の場合は周辺の組織の破壊を伴うのが普通である。」（８９頁）
②「最新医学大辞典」（甲５４〔１９９２年〕）
「浸潤性増殖    ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｖｅｇｒｏｗｔｈ」：「    悪性腫瘍を良性腫瘍から鑑別する特徴の一つ。良性腫瘍の増殖様式が膨張性であり，腫瘍の境界が明瞭なのに対し，悪性腫瘍は周囲への浸潤と遠隔転移によって増殖するため，境界は多少とも不明瞭となる。」（７１４頁）「浸潤癌    ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｖｅｃａｎｃｅｒ」：「    癌の形態学上での進展の程度を示すものであり，癌細胞が基底膜を破壊し，上皮下組織や隣接他臓器へ浸潤増殖しているものをいう。上皮内癌あるいは非浸潤癌と対応する語である。」（７１４頁）
また，甲５５は，「ｉｎｖａｓｉｏｎ」を「Ｔｈｅｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ    ｏｆａｄｊａｃｅｎｔ    ｔｉｓｓｕｅｓｂｙ    ａｄｉｓｅａｓｅｐｒｏｃｅｓｓ，ｕｓｕａｌｌｙ    ｃａｎｃｅｒ（疾患プロセス〔通常，がん〕による，隣接組織への浸潤〔ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ〕。」と定義付けている。以上によれば，「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ」と「ｉｎｖａｄｅ」が，基底膜を突き破るか否かで明確に使い分けられているとの被告の主張を認めるに足りる証拠はないというべきである。ｂ癌の進行プロセスにつき
前記のとおり，悪性腫瘍は，生体内において，①腫瘍の増殖，②隣接組織への浸潤，③血管やリンパ管を通じた他の組織への転移のように進行すると考えられていたが，基底膜を突き破っているか否かは，癌の種別に依るところはあるものの，病期による区別であり（甲３９，４０，４１），基底膜を破っていない段階の腫瘍が，一律に，時間の経過にもかかわらず，そこで増殖や他組織への浸潤を停止するとする根拠は，本件各証拠からは認め難い。そして，ヒト腫瘍を移植したヌードマウスにおけるヒト腫瘍の進行も，ほぼ同様に進むと考えられていた。
ｃ「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ」について
以上からすると，当業者は，「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ」の用語から，当該悪性腫瘍が基底膜を破っていないものと直ちに認識するものではなく，また，「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ」と表現された悪性腫瘍が転移を生じないものと認識することもないといえる。ｄ甲１発明の「ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ」について甲１には，上記ア(ｱ)のとおり，第４乳腺脂肪体において，乳首原基及び鼠蹊部リンパ節の部位に隣接する部位（すなわち乳管を含む乳腺とその周囲の乳腺脂肪体）を外科的に切除した後，３～４週間経過し，ヌードマウスが６～８週齢になったとき，切除された第４乳腺脂肪体（ｃｌｅａｒｅｄｆａｔ    ｐａｄ；ＣＦＰ）中にくぼみを形成し，ここに「浸潤性乳管癌（infiltratingductalcarcinoma）」と診断されたヒトの乳房組織の生検検体から得られた移植片を移植したところ，２か月後には，生きのよい，上記脂肪体中に浸潤し始めた（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ）腫瘍が示され，マウスＣＦＰの基本的な外観は元のヒト生検検体と本質的に同じであり，異常な上皮の複数の層で裏打ちされた管，浸潤している（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ）腫瘍細胞の筋，及び豊富な線維性の間質を示したことが記載されている。
ｅ小括
甲１で用いた移植片の脂肪体中への浸潤(ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｎｇ)も，悪性腫瘍の典型的な性質である「浸潤」を意味しており，当業者は，その浸潤の範囲が広がれば血管やリンパ管などを通じて転移を生じる可能性が高いと理解するといえる。被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ)「同所移植（正位移植）」について
被告は，甲１発明は，同所移植（正位移植）をするものではない旨を主張するから，以下，検討する。
ａ甲１発明の移植方法につき


上記ア(ｱ)の記載によれば，甲１発明は，ヌードマウスの皮下に移植されたヒト乳房組織が限定的にしか成長しないという知見を前提に，雌ヌードマウスの鼠蹊部乳腺脂肪体から，乳首原基及び鼠蹊部リンパ節並びにその隣接部分（乳管を含む乳腺とその周囲の乳腺脂肪体）を外科的に切除してＣＦＰ（廓清された乳腺脂肪体）とし，浸潤性乳管癌（浸潤性腺管癌）と診断されたヒト乳房組織の移植片を，前記ＣＦＰに形成したくぼみの中に導入したところ，移植したヒト乳房組織から脂肪体への浸潤が見られたというものである。
甲１は，ＣＦＰの作製方法につき，「ＳＬＥＭＭＥＲＧＬ：    Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｓｏｆ    ｓｅｐａｒａｔｅｔｙｐｅｓ    ｏfｃｅｌｌｓ    ｄｕｒｉｎｇｎｏｒｍａｌ    ａｎｄｎｅｏｐｌａｓｔｉｃ    ｍａｍｍａｒｙｇｌａｎｄ    ｇｒｏｗｔｈ．（グレン・スレマー「正常及び腫瘍乳腺の成長期間中の別々の型の細胞の相互作用」）ＪＩｎｖｅｓｔ    Ｄｅｒｍａｔｏｌ６３：２７－４７，１９７４」（乙１５の１）を引用し，その乙１５の１は，「Ｋ.Ｂ.ＤｅＯｍｅ，Ｌ.Ｊ.Ｆａｕｌｋｉｎ，ＪＲ.，ＨｏｗａｒｄA.Ｂｅｒｎ，ＡＮＤ    ＰｈｙｌｌｉｓＢ.Ｂｌａｉｒ：Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆ    ｍａｍｍａｒｙｔｕｍｏｒｓ    ｆｒｏｍｈｙｐｅｒｐｌａｓｔｉｃ    ａｌｖｅｏｌａｒｎｏｄｕｌｅｓ    ｔｒａｎｓｐｌａｎｔｅｄｉｎｔｏ    ｇｌａｎｄ－ｆｒｅｅｍａｍｍａｒｙ     ｆａｔｐａｄｓ    ｏｆｆｅｍａｌｅ    Ｃ３Ｈｍｉｃｅ．（Ｋ.Ｂ.・デオーム，Ｌ.Ｊ.ファウルキン，ＪＲ.，ハワード・Ａ・バーン，フィリス・Ｂ.ブレア「雌のＣ３Ｈマウスの乳腺除去乳腺脂肪体中へ移植された過形成性腺房結節からの乳癌の進行」）Ｃａｎｃｅｒ    Ｒｅｓ１９５９    １９：５１５」（乙１６の１）を引用するが（乙１５の２），乙１６の１（訳文は乙１６の２により，明らかな誤記は補正した。）には，ＣＦＰ作製について，次のとおりの記載があり，これによれば，甲１発明は，被告の主張するような移植をしたものではなく，甲１発明のＣＦＰにおける毛細血管の血流やリンパ流は，阻害されていないと認められる（血流等により当該腫瘍の増殖や浸潤に必要な養分等が供給されていなければ浸潤は生じ得ないことからも，同様に考えられる。）。
「乳首の領域，リンパ節の腹側にある太い血管，並びに第４及び第５乳腺脂肪体の間を，それぞれ，焼灼した。…乳腺脂肪体の残りの部分は，血液循環はそのままであるが，宿主（マウス）の組織はなく，この状態で移植を受け入れるよう準備された，又は，皮弁を縫合して後日移植を行った。…彼らの研究は，第４脂肪体は，通常，３本の別々の血液供給路があること，及びここに記載された外科手術では残りの乳腺脂肪体の血流を妨げないことを示している。」（乙１６の１の５１６頁右上欄５行～右下欄３行目）また，ヌードマウスの切除された第４乳腺脂肪体（ＣＦＰ）に乳腺が存在しないと，同所移植（正所移植）に当たらないと当業界で認識されていたことをうかがわせる証拠は示されていない。なお，マウスにおいて，乳房が胸部から鼠蹊部まで腹部面に広く展開しているのは周知の事実である。
そして，甲１には，ヒトの乳房組織を皮下に移植したことが従来の失敗の原因である一方，甲１発明の移植方法が，ヒト乳房組織の生長及び挙動特性に対するデータを与える可能性を提供するとの記載もある。
したがって，甲１の記載に接した当業者であれば，甲１発明は，腫瘍組織の単なる移植，生長を目的としたものではなく，増殖，浸潤，転移と進む悪性腫瘍の進行を調査する目的のために，皮下移植の方法に代えて，ヒト乳癌組織を，これに対応するヌードマウスの乳房器官内に直接移植した実験であると認識するものといえる。
ｂ本件発明の「正位移植」（同所移植）につき
本件明細書には，同所移植（正位移植）について，「その組織塊が以前に占有していた位置に移植される…ヒトの器官への新生物腫瘍組織を免疫欠損実験動物の相当する器官中へ移植すること」であると記載されている（４頁１１～１３行目）。具体的には，同所移植は，肝臓，脾臓，肺等の器官からのヒト腫瘍組織塊を，受容体動物の相当する各臓器に切り口や欠損腔等を形成し，そこに腫瘍を配置した後，縫合することにより行われると記載されている。


平成３０年５月２４日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１００８２号審決取消請求事件
口頭弁論終結の日平成３０年２月８日
判                決
当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１６－８０００６５号事件について平成２９年３月１６日にした審決を取り消す。
第２前提事実（いずれも当事者間に争いがない。）
１特許庁における手続の経緯等
被告らは，発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする発明に係る特許の特許権者である（特許第４８３９１０８号。請求項の数６。以下「本件特許」という。）。その出願から設定登録に至る手続の経緯は，以下のとおりである。
平成１４年３月８日   優先基礎出願（特願２００２－６４４６０号）平成１５年３月７日   原出願（特願２００３－６２１８３号）平成１８年３月１７日本件特許出願（特願２００６－７４１２３号）
平成２３年１０月７日設定登録
原告は，平成２８年５月３１日，特許庁に対し，本件特許につき特許無効審判を請求した。特許庁は，当該請求を無効２０１６－８０００６５号事件として審理した上，平成２９年３月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（以下「本件審決」という。）。その謄本は，同月２４日，原告に送達された。
原告は，同年４月２１日，本件訴えを提起した。
２本件発明
本件特許に係る発明は，以下のとおりである（以下，本件特許の特許請求の範囲請求項１～６に係る発明を，請求項の番号順に「本件発明１」などといい，本件発明１～６を併せて「本件発明」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
【請求項１】
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有
する既設引戸枠を残存し，
前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し，前記既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に室外側から挿入し，その改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持すると共に，前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端
がほぼ同じ高さであり，
前記改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。
【請求項２】
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有
する既設引戸枠を残存し，
前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し，前記既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有し，前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材を装着すると共に，前記改修用引戸枠の改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材を装着した改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に室外側から挿入し，その室外側上枠シール材を建物の開口部の上縁部に接すると共に，前記室外側竪枠シール材を建物の開口部の縦縁部に接し，前記改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持すると共に，前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり，前記改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。
【請求項３】
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有
する既設引戸枠を残存し，
前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去すると共に，室内側案内レールを切断して撤去し，前記既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる
背後壁の立面にビスで固着して取付け，
この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に室外側から挿入し，その改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持すると共に，前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端
がほぼ同じ高さであり，
前記改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。


【請求項４】
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し，前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され，その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着し
て取付けてあり，
この既設引戸枠内に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修
用引戸枠が挿入され，
この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に，前記改修用下枠の室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ
であり，
前記改修用下枠の前壁が，ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴とする改修引戸装置。
【請求項５】
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し，前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され，その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着し
て取付けてあり，
この既設引戸枠内に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修
用引戸枠が挿入され，
この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に，前記改修用下枠の室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ
であり，
前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材が装着され，この室外側上
枠シール材は建物の開口部の上縁部に接し，
前記改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材が装着され，この室外側竪
枠シール材は建物の開口部の縦縁部に接し，
前記改修用下枠の前壁が，ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴とする改修引戸装置。
【請求項６】
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し，前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去されていると共に，室内側案内レールは切断して撤去され，その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付けてあり，この既設引戸枠内に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修
用引戸枠が挿入され，
この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に，前記改修用下枠の室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ
であり，
前記改修用下枠の前壁が，ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴とする改修引戸装置。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであるが，要するに，本件特許出願は，本件発明についての特許法（以下「法」という。）２９条２項の適用に当たっては優先基礎出願の時にされたものと見なすことはできず，原出願の出願の時にされたものと見なされるとした上で，以下のとおり，本件発明は，特開２００２－２８５７５７号公報（甲２。以下「甲２文献」という。）に記載された発明，特開２００１－２２７２４４号公報（甲３。以下「甲３文献」という。）に記載された発明及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできず（無効理由１について），また，甲２文献記載の発明，甲４の１～５（以下「甲４図面等」という。）に示された本件特許の原出願日前に公然知られた発明ないし公然実施されたものと一応推認し得る平成１２年１１月２４日竣工の「広電己斐寮浴室改修工事」に係る発明及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできないから（無効理由２について），本件特許は法２９条２項に違反してされたものではなく，これを無効とすることはできない，とした。
(1)甲２文献記載の発明（以下，断熱引き   違い窓に改修する方法の発明を「甲２発明１」，断熱引き違い窓の発明を「甲２発明２」という。）
ア甲２発明１
建物躯体１の開口部２に取付けてある既存の金属引き違い窓を断熱引
き違い窓に改修する方法であって，


上枠４，下枠５，左右の縦枠６は，室内外側方向に連続した枠本体７と，この枠本体７の内面７ａに一体的に設けた複数の内向突片８を有するアルミ押出形材であり，上枠４，下枠５，左右の縦枠６から形成される金属引き違い窓の金属枠体３を建物躯体の開口部に残存させ，下枠５の室内側及び室外側の内向突片８は付け根付近から切断し，各枠の枠本体７における室内外側方向中間で長手方向に間隔を置いた複数部分にスリット状の穴１１をそれぞれ加工することにより，残存した既存の金属枠体３を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くし，アルミ押出形材の室内側部材１３とアルミ押出形材の室外側部材１４を断熱材１５で連結した断熱形材である，下枠２２の下地材１２を下枠
５の室内外方向全体に渡って設け，
下枠２２の下地材１２の室内側部材１３を下枠５の枠本体７のスリット状の穴１１よりも室内寄りにて，下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側の立面にビス１６で取付け，下枠２２の下地材１２の室外側部材１４を下枠５の枠本体７のスリット状の穴１１よりも室外寄りの室外側
部にビス１７で取付け，
上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を枠組みしたもので，その各枠は，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結した断熱形材であり，下枠２２は，室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の断熱枠体２０を，下枠２２の室内側部材２４は下地材１２の室内側部材１３に直接ビス止めし，下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接し，既存の金属枠体３の上に下地材１２を介してかぶせるようにして取付ける改修方法。
イ甲２発明２
建物躯体１の開口部２に残存した既存の金属引き違い窓の金属枠体３
は，上枠４，下枠５，左右の縦枠６から形成され，
上枠４，下枠５，左右の縦枠６は，室内外側方向に連続した枠本体７と，この枠本体７の内面７ａに一体的に設けた複数の内向突片８を有す
るアルミ押出形材であり，
下枠５の室内側及び室外側の内向突片８は付け根付近から切断され，各枠の枠本体７における室内外側方向中間で長手方向に間隔を置いた複数部分にスリット状の穴１１をそれぞれ加工することにより，残存した既存の金属枠体３を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くし，アルミ押出形材の室内側部材１３とアルミ押出形材の室外側部材１４を断熱材１５で連結した断熱形材である，下枠２２の下地材１２を下枠
５の室内外方向全体に渡って設け，
下枠２２の下地材１２の室内側部材１３が下枠５の枠本体７のスリット状の穴１１よりも室内寄りにて，下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側の立面にビス１６で取付けられ，下枠２２の下地材１２の室外側部材１４が下枠５の枠本体７のスリット状の穴１１よりも室外寄りの室
外側部にビス１７で取付けられ，
上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を枠組みしたもので，その各枠は，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結した断熱形材であり，下枠２２は，室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の断熱枠体２０を，下枠２２の室内側部材２４は下地材１２の室内側部材１３に直接ビス止めし，下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接し，既存の金属枠体３の上に下地材１２を介してかぶせるようにして取付けた，既存の金属引き違い窓を改修した断熱引き違い窓。
(2)甲３文献記載の技術（以下「甲３技術」という。）既設サッシ下枠の上に重ねて取り付ける改装サッシ下枠において，改装サッシ下枠は，障子の戸車を受けるレールを含む突設要素の上端が所定の略同じ高さで形成してある上板部と，既設サッシ下枠に固定される固
定脚部とを備え，
改装サッシ下枠の上板部の室内側端部の裏面には逆Ｌ字状の支持部材を備えており，その横板部は上板部に対してネジ固定され，逆Ｌ字状の支持部材の縦板部が既設サッシ下枠の上板部の最も室内側の端部に連なる縁壁にネジ固定されること。
(3)甲４図面等から把握される技術（以下「甲４技術」という。）既設下枠の底壁部分ｍ１の最も脱衣側の端部には，立ち上がって浴室側
面となる壁部ｍ５が形成され，
上壁ｓ１を浴室側に延ばした逆Ｌ字状の部材ｓの縦壁ｓ２を壁部ｍ５の
浴室側面にビスで固定し，
既設下枠の浴室側の壁部ｍ４には，逆Ｌ字状の部材ｔをビスで固定し，平坦で浴室側と脱衣側の高さが同一である底壁を備えた，改修用引戸枠の改修用下枠の浴室寄りを断面逆Ｌ字状の部材ｔの上部にビスで固定し，改修用下枠の脱衣寄りを逆Ｌ字状の部材ｓの上壁ｓ１に対してビスで固定すること。
(4)無効理由１について
ア本件発明１と甲２発明１との対比
(ｱ)一致点
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材か
ら成る既設竪枠を有する既設引戸枠を残存し，


既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し，既設下枠に取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，この後に，アルミニウム合金の押出し形材を用いた改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材を用いた改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材を用い室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を，既設引戸枠内に挿入し，改修用下枠の室内寄
りを取付け補助部材で支持し，
改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付ける引戸装置の改修方法。
(ｲ)相違点
［相違点１］
取付け補助部材に関し，本件発明１では，取付け補助部材は既設下枠の室内寄りに設けるのに対し，甲２発明１では，下枠２２の下地材１２は下枠５の室内外方向全体に渡って設ける点。
［相違点２］
改修用引戸枠の材質に関し，本件発明１では，改修用上枠，改修用竪枠及び改修用下枠はアルミニウム合金の押出し形材から成るのに対し，甲２発明１では，上枠２１，下枠２２及び縦枠２３は，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結したものである点。
［相違点３］
改修用引戸枠の既設引戸枠内への挿入方向に関し，本件発明１では，改修用引戸枠を既設引戸枠内に室外側から挿入するのに対し，甲２発明１では，新設の断熱枠体２０を既存の金属枠体３に室外側及び室内側のいずれから挿入するか不明である点。
［相違点４］
本件発明１では，背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであるのに対し，甲２発明１では，そのような構成を有していない点。
［相違点５］
改修用引戸枠の既設引戸枠内への取付けに関し，本件発明１では，改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持し，改修用下枠の前壁をビスによって既設下枠の前壁に固定するのに対し，甲２発明１では，下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接する点。
(ｳ)相違点についての判断
ａ相違点１について
甲３技術の「既設サッシ下枠」，「改装サッシ下枠」，「逆Ｌ字状の支持部材」及び「既設サッシ下枠の上板部の最も室内側の端部に連なる縁壁」は，本件発明１の「既設下枠」，「改修用下枠」，「取付け補助部材」及び「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面」にそれぞれ相当する。
しかし，甲２文献の記載によれば，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有するものであること，及び，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２の室外側部材１４」は，既存の金属枠体３に新設の断熱枠体２０を取り付けるにあたり，下枠２２の室外側部材２５が当接されるものであることに照らせば，甲２発明１において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，そのような機能を有しない甲３技術の「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する動機付けはない。
よって，甲２発明１において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点１に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｂ相違点２について
サッシの枠材としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることは周知である。
他方，甲２発明１は，建物躯体の開口部に取り付けてある既存の金属建具を断熱建具に改修する方法に関するものであって，上枠２１，下枠２２及び縦枠２３を，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結したものとすることにより，新設の断熱枠体２０の室内側部材２４に室外の冷気が伝わり難くしたものである。そして，甲２発明１において，新設の断熱枠体２０の上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を，断熱材が介在することのないアルミニウム合金の押出し形材から成るものとすると，断熱効果が低下することは明らかである。
そうすると，アルミサッシの枠材としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることが周知技術であったとしても，当業者にとって，断熱を目的とする甲２発明１において新設の断熱枠体２０の上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３をアルミニウム合金の押出し形材から成るものとすることは想到し得ない。
よって，甲２発明１において，相違点２に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｃ相違点５について
上記のとおり，甲２発明１において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。そうすると，甲２発明１は，断熱枠体２０の下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接するものであるから，断熱枠体２０の下枠２２の室外寄りを，スペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持するとの構成，すなわち相違点５に係る本件発明１の構成は採用し得ない。
また，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持することは，甲５，６，１２及び２６のいずれにも記載されておらず，周知技術であるとも認められない。してみると，仮に甲２発明１において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることが当業者にとって容易に想到し得ることであったとしても，その際に，下枠２２の室外寄りをスペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持することが当業者にとって容易になし得たとすることはできない。
よって，甲２発明１において，相違点５に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
(ｴ)小括
したがって，相違点３及び４について検討するまでもなく，本件発明１は，甲２発明１，甲３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
イ本件発明２と甲２発明１との対比


(ｱ)本件発明２と甲２発明１とは，上記相違点１～５に加え，以下の点で相違する。
［相違点６］
本件発明２では，改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材を装着すると共に，前記改修用引戸枠の改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材を装着し，室外側上枠シール材を建物の開口部の上縁部に接すると共に，室外側竪枠シール材を建物の開口部の縦縁部に接するのに対し，甲２発明１では，そのような構成を有していない点。
(ｲ)相違点についての判断
甲２発明１において，相違点１，２及び５に係る本件発明２の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記ア(ｳ)と同様である。
よって，相違点３，４及び６について検討するまでもなく，本件発明２は，甲２発明１，甲３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
ウ本件発明３と甲２発明１との対比
本件発明３と甲２発明１とは，上記相違点１～５で相違するところ，甲２発明１において，相違点１，２及び５に係る本件発明３の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記ア(ｳ)と同様である。
よって，相違点３及び４について検討するまでもなく，本件発明３は，甲２発明１，甲３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
エ本件発明４と甲２発明２との対比
(ｱ)一致点
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し，既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され，その既設下枠に取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後
壁の立面にビスで固着して取付けてあり，
この既設引戸枠内に，アルミニウム合金の押出し形材を用いた改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材を用い室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材を用いた
改修用竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され，
この改修用下枠の室内寄りが，取付け補助部材で支持されている改修引戸装置。
(ｲ)相違点
［相違点Ａ］
取付け補助部材に関し，本件発明４では，取付け補助部材は既設下枠の室内寄りに設けるのに対し，甲２発明２では，下枠２２の下地材１２は下枠５の室内外方向全体に渡って設ける点。
［相違点Ｂ］
改修用引戸枠の材質に関し，本件発明４では，改修用上枠，改修用竪枠及び改修用下枠はアルミニウム合金の押出し形材から成るのに対し，甲２発明２では，上枠２１，下枠２２及び縦枠２３は，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結したものである点。
［相違点Ｃ］
本件発明４では，背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであるのに対し，甲２発明２では，そのような構成を有していない点。
［相違点Ｄ］
改修用引戸枠の既設引戸枠内への取付けに関し，本件発明４では，改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持し，改修用下枠の前壁をビスによって既設下枠の前壁に固定するのに対し，甲２発明２では，下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接する点。
(ｳ)相違点についての判断
ａ相違点Ａについて
甲３技術の「既設サッシ下枠」，「改装サッシ下枠」，「逆Ｌ字状の支持部材」及び「既設サッシ下枠の上板部の最も室内側の端部に連なる縁壁」は，本件発明４の「既設下枠」，「改修用下枠」，「取付け補助部材」及び「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面」にそれぞれ相当する。
しかし，甲２文献の記載によれば，甲２発明２の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有するものであること，及び，甲２発明２の「下枠２２の下地材１２の室外側部材１４」は，既存の金属枠体３に新設の断熱枠体２０を取り付けるにあたり，下枠２２の室外側部材２５が当接されるものであることに照らせば，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，そのような機能を有しない甲３技術の「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する動機付けはない。
よって，甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点Ａに係る本件発明４の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｂ相違点Ｂについて
サッシの枠材としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることは周知である。
他方，甲２発明２は，建物躯体の開口部に取り付けてある既存の金属建具を断熱建具に改修することに関するものであって，上枠２１，下枠２２及び縦枠２３を，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結したものとすることにより，新設の断熱枠体２０の室内側部材２４に室外の冷気が伝わり難くしたものである。そして，甲２発明２において，新設の断熱枠体２０の上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を，断熱材が介在することのないアルミニウム合金の押出し形材から成るものとすると，断熱効果が低下することは明らかである。
そうすると，アルミサッシの枠材としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることが周知技術であったとしても，当業者にとって，断熱を目的とする甲２発明２において新設の断熱枠体２０の上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３をアルミニウム合金の押出し形材から成るものとすることは想到し得ないものである。よって，甲２発明２において，相違点Ｂに係る本件発明４の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｃ相違点Ｄについて


上記のとおり，甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。そうすると，甲２発明２は，断熱枠体２０の下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接するものであるから，断熱枠体２０の下枠２２の室外寄りを，スペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持するとの構成，すなわち相違点Ｄに係る本件発明４の構成は採用し得ない。
また，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持することは，甲５，６，１２及び２６のいずれにも記載されておらず，周知技術であるとも認められない。してみると，仮に甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることが当業者にとって容易に想到し得ることであったとしても，その際に，下枠２２の室外寄りをスペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持することが当業者にとって容易になし得たとすることはできない。
よって，甲２発明２において，相違点Ｄに係る本件発明４の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
(ｴ)小括
したがって，相違点Ｃについて検討するまでもなく，本件発明４は，甲２発明２，甲３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
オ本件発明５と甲２発明２との対比
(ｱ)本件発明５と甲２発明２は，上記相違点Ａ～Ｄに加え，以下の点で相違する。
［相違点Ｅ］
本件発明５では，改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材が装着され，この室外側上枠シール材は建物の開口部の上縁部に接し，改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材が装着され，この室外側竪枠シール材は建物の開口部の縦縁部に接するのに対し，甲２発明２では，そのような構成を有していない点。
(ｲ)相違点についての判断
甲２発明２において，相違点Ａ，Ｂ及びＤに係る本件発明５の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記エ(ｳ)と同様である。
よって，相違点Ｃ及びＥについて検討するまでもなく，本件発明５は，甲２発明２，甲３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
カ本件発明６と甲２発明２との対比
本件発明６と甲２発明２とは，上記相違点Ａ～Ｄで相違するところ，甲２発明２において，相違点Ａ，Ｂ及びＤに係る本件発明６の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記エ(ｳ)と同様である。
よって，相違点Ｃについて検討するまでもなく，本件発明６は，甲２発明２，甲３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
(5)無効理由２について
ア本件発明１と甲２発明１との対比
(ｱ)本件発明１と甲２発明１の一致点及び相違点は，前記(4)ア(ｱ)及び(ｲ)のとおりである。
(ｲ)相違点についての判断
ａ相違点１について
甲４技術は，本件特許の原出願日前に公然知られたもの又は公然実施されたものであると一応推認でき，甲４技術の「既設下枠」，「改修用下枠」及び「逆Ｌ字状の部材ｓ」は，本件発明１の「既設下枠」，「改修用下枠」及び「取付け補助部材」にそれぞれ相当し，甲４技術の「既設下枠の底壁部分ｍ１の最も脱衣側の端部」の「立ち上がって浴室側面となる壁部ｍ５」と本件発明１の「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面」とは「既設下枠の底壁の最も一方側の端部に連なる背後壁の立面」である点で共通する。しかし，甲２文献の記載によれば，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有するものであること，及び，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２の室外側部材１４」は，既存の金属枠体３に新設の断熱枠体２０を取り付けるにあたり，下枠２２の室外側部材２５が当接されるものであることに照らせば，甲２発明１において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，そのような機能を有しない甲４技術の「逆Ｌ字状の部材ｓ」を適用する動機付けはない。
よって，甲２発明１において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点１に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｂ相違点２について
前記(4)ア(ｳ)ｂと同様の理由により，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｃ相違点５について
前記(4)ア(ｳ)ｃと同様の理由により，当業者が容易になし得たとすることはできない。
(ｳ)小括
したがって，相違点３及び４について検討するまでもなく，本件発明１は，甲２発明１，甲４技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
イ本件発明２と甲２発明１との対比
本件発明２と甲２発明１とは，相違点１～５に加え，相違点６で相違する。
そして，甲２発明１において，相違点１，２及び５に係る本件発明２の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記ア(ｲ)と同様である。
よって，相違点３，４及び６について検討するまでもなく，本件発明２は，甲２発明１，甲４技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
ウ本件発明３と甲２発明１との対比
本件発明３と甲２発明１とは，相違点１～５で相違する。そして，甲２発明１において，相違点１，２及び５に係る本件発明３の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記ア(ｲ)と同様である。
よって，相違点３及び４について検討するまでもなく，本件発明３は，甲２発明１，甲４技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
エ本件発明４と甲２発明２との対比
(ｱ)本件発明４と甲２発明２との対比


本件発明４と甲２発明２の一致点及び相違点は，前記(4)エ(ｱ)及び(ｲ)のとおりである。
(ｲ)相違点についての判断
ａ相違点Ａについて
甲４技術は，本件特許の原出願日前に公然知られたもの又は公然実施されたものであると一応推認でき，甲４技術の「既設下枠」，「改修用下枠」及び「逆Ｌ字状の部材ｓ」は，本件発明４の「既設下枠」，「改修用下枠」及び「取付け補助部材」にそれぞれ相当し，甲４技術の「既設下枠の底壁部分ｍ１の最も脱衣側の端部」の「立ち上がって浴室側面となる壁部ｍ５」と本件発明４の「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面」とは「既設下枠の底壁の最も一方側の端部に連なる背後壁の立面」である点で共通する。しかし，甲２文献の記載によれば，甲２発明２の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有するものであること，及び，甲２発明２の「下枠２２の下地材１２の室外側部材１４」は，既存の金属枠体３に新設の断熱枠体２０を取り付けるにあたり，下枠２２の室外側部材２５が当接されるものであることに照らせば，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，そのような機能を有しない甲４技術の「逆Ｌ字状の部材ｓ」を適用する動機付けはない。
よって，甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点Ａに係る本件発明４の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｂ相違点Ｂについて
前記(4)エ(ｳ)ｂと同様の理由により，当業者が容易になし得たとすることはできない。
ｃ相違点Ｄについて
前記(4)エ(ｳ)ｃと同様の理由により，当業者が容易になし得たとすることはできない。
(ｳ)小括
したがって，相違点Ｃについて検討するまでもなく，本件発明４は，甲２発明２，甲４技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
オ本件発明５と甲２発明２との対比
本件発明５と甲２発明２とは，相違点Ａ～Ｄに加え，相違点Ｅで相違する。
そして，甲２発明２において，相違点Ａ，Ｂ及びＤに係る本件発明５の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記エ(ｲ)と同様である。
よって，相違点Ｃ及びＥについて検討するまでもなく，本件発明５は，甲２発明２，甲４技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
カ本件発明６と甲２発明２との対比
本件発明６と甲２発明２とは，相違点Ａ～Ｄで相違する。そして，甲２発明２において，相違点Ａ，Ｂ及びＤに係る本件発明６の構成とすることが当業者にとって容易であるとすることができないことは，上記エ(ｲ)と同様である。
よって，相違点Ｃについて検討するまでもなく，本件発明６は，甲２発明２，甲４技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（無効理由１及び２における甲２発明１及び２の認定の誤り）及び取消事由２（無効理由１及び２における本件発明と甲２発明１及び２との相違点の認定の誤り）
ア取消事由１（無効理由１及び２における甲２発明１及び２の認定の誤り）(ｱ)本件審決における甲２発明１及び２の認定は，甲２文献に開示された発明を同文献の特許請求の範囲の請求項に係る発明に限定して認定したものであり，本件発明の進歩性を判断するための，甲２文献に開示された発明の認定として妥当でない。
(ｲ)すなわち，甲２文献記載の特許請求の範囲の各請求項には，既存の金属建具を断熱建具に改修する方法であって，建物躯体の開口部に残存させた既存の金属枠体を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くし，新設の断熱枠体を前記建物躯体の開口部に取り付けることを特徴とする建具の改修方法が記載されている。本件審決は，この特許請求の範囲の各請求項に係る発明にならって，甲２発明１及び２として，既存の金属建具の断熱引違い窓への改修に関する発明に限定して認定している。
しかし，同文献に開示されている発明は，本件審決の認定に係るものに限られない。
甲２文献記載の建具を含め建物に設置される窓等の建具は，採光を主たる目的の一つとし，そのために窓の開口面積はできるだけ大きく確保することが常に考慮されている。このことは窓等の建具における基本的な設計思想として改修用サッシの技術分野において常識である。このため，甲２文献記載の改修用サッシにおいても，改修後の窓の開口面積ができるだけ確保されることは当然考慮されている。
また，改修用サッシの技術分野においては，既設サッシに対して効率的に改修用サッシを設置することが常に考慮されており，改修用サッシを安定的，効率的に取り付けるための様々な取付け補助部材を備える改修用建具が開発されており，公知技術として存在する。これらの公知技術に鑑み，甲２文献について，改修用下枠を，下地材（取付け補助部材）を基準として既設下枠に取り付ける技術に着目してみると，その記載（段落【００２４】，図３）から，甲２文献の下地材１２は，室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の枠体を支持する取付け補助部材であって，室内側が下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側部にビス１７で取り付けられ，下地材１２の室内側で新窓枠の下枠の室内側を支持する取付け補助部材として認めることができる。そうすると，甲２文献には，その発明の詳細な説明全体の記載から，上記「室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の枠体を支持する取付け補助部材であって，室内側が下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側部にビス１７で取付けられ，下地材１２の室内側で新窓枠の下枠の室内側を支持する取付け補助部材」を備える改修建具に関する技術思想（発明）を認めることができる。


そして，甲２文献に開示された上記発明を，その特許請求の範囲の各請求項に係る発明に限定することなく認定した場合，新窓枠を構成する各枠は，アルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結した断熱形材である必要はなく，また，下地材１２も，アルミ押出形材の室内側部材１３とアルミ押出形材の室外側部材１４を断熱材１５で連結した断熱形材である必要もない。さらに，各枠の枠本体７における室内外側方向中間で長手方向に間隔を置いた複数部分にスリット状の穴１１をそれぞれ加工する必要もない。以上より，甲２文献に開示された発明として，以下の発明を認定することができる（以下，改修方法に係る発明を「甲２真発明１」，引違い窓に係る発明を「甲２真発明２」という。）。
［甲２真発明１］
建物躯体１の開口部２に取付けてある既存の金属引違い窓を引
違い窓に改修する方法であって，
上枠４，下枠５，左右の縦枠６は，室内外側方向に連続した枠本体７と，この枠本体７の内面７ａに一体的に設けた複数の内向突片８を有するアルミ押出形材であり，上枠４，下枠５，左右の縦枠６から形成される金属引違い窓の金属枠体３を建物躯体の開
口部に残存させ，
下枠５の室内側及び室外側の内向突片８は付け根付近から切断
し，
下枠２２の下地材１２を下枠５の室内外方向全体に渡って設け，下枠２２の下地材１２の室内側部材１３を下枠５の枠本体７の
内面７ａの最も室内側の立面にビス１６で取付け，
上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を枠組みしたもので，下枠２２は，室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の枠体２０を，下枠２２の室内側部材２４は下地材１２の室内側部材１３に直接ビス止めし，下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接し，既存の金属枠体３の上に下地材１２を介して被せるようにして取付ける改修方法。
［甲２真発明２］
建物躯体１の開口部２に残存した既存の金属引違い窓の金属枠体３は，上枠４，下枠５，左右の縦枠６から形成され，上枠４，下枠５，左右の縦枠６は，室内外側方向に連続した枠本体７と，この枠本体７の内面７ａに一体的に設けた複数の内向
突片８を有するアルミ押出形材であり，
下枠５の室内側及び室外側の内向突片８は付け根付近から切断
され，
下枠２２の下地材１２を下枠５の室内外方向全体に渡って設け，下枠２２の下地材１２の室内側部材１３が下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側の立面にビス１６で取り付けられ，上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を枠組みしたもので，下枠２２は，室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の枠体２０を，下枠２２の室内側部材２４は下地材１２の室内側部材１３に直接ビス止めし，下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接し，既存の金属枠体３の上に下地材１２をかぶせるようにして取付けた，既存の金属引違い窓を改修した引違い窓。
(ｳ)これに対し，本件審決は，甲２文献記載の改修用建具について，建具における上記基本的な設計思想を無視し，特許請求の範囲に記載された発明を，甲２発明１及び２として断熱引違い窓の改修に関する発明に限定して認定したものであり，誤りである。
イ取消事由２（無効理由１及び２における本件発明と甲２発明１及び２との相違点の認定の誤り）
(ｱ)本件審決は，無効理由１及び２についての検討を行うに際し，本件発明１～３と甲２発明１との相違点の１つとして相違点２を認定し，また，本件発明４～６と甲２発明２との相違点の１つとして相違点Ｂを認定している。
しかし，上記アのとおり，そもそも本件審決における甲２発明１及び２の認定に誤りがあることから，本件発明１～３と甲２発明１及び本件発明４～６と甲２発明２との相違点を論じても無意味である。本件発明１～３と甲２真発明１，本件発明４～６と甲２真発明２とをそれぞれ対比すれば，その相違点は，以下の相違点２’（前者について）及び相違点Ｂ’（後者について）のとおりに認定されるべきである。
［相違点２’］
改修用引戸枠の材質に関し，本件発明１では，改修用上枠，改修用竪枠及び改修用下枠はアルミニウム合金の押出し形材から成るのに対し，甲２真発明１では，改修用引戸枠の材質については何ら限定されるものではない点。
［相違点Ｂ’］
改修用引戸枠の材質に関し，本件発明４では，改修用上枠，改修用竪枠及び改修用下枠はアルミニウム合金の押出し形材から成るのに対し，甲２発明真２では，改修用引戸枠の材質については何ら限定されるものではない点。
(ｲ)本件審決も認めるとおり，アルミサッシの枠体としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることは周知技術であるから，甲２真発明１及び甲２真発明２の枠体２０を周知のアルミニウム合金製の押出し形材から成るものにすることは，当業者が容易になし得たことである。
そうすると，相違点２’及び相違点Ｂ’について，本件発明は，甲２文献に開示された発明に周知技術を適用することで当業者にとって容易に想到することができたものである。
(ｳ)これに対し，本件審決は，甲２文献記載の発明を，誤って特許請求の範囲に記載された発明に限定して認定することで，改修用引戸枠が，上枠２１，下枠２２及び縦枠２３がアルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結したものであることを必須の構成とし，その前提の上で対比して相違点２及び相違点Ｂを認定しており，誤りである。
(2)取消事由３（無効理由１の判断における本件発明と甲２発明１及び２との相違点についての判断の誤り）


ア仮に，本件発明と甲２文献に開示された発明との間に，本件審決が認定した相違点１，２及び５並びに相違点Ａ，Ｂ及びＥが存在するとしても，それら相違点についての本件審決の判断は，以下のとおり誤りである。イ取消事由３－１（本件発明１～３と甲２発明１との相違点１についての判断の誤り）
(ｱ)本件審決は，①甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有するものであること，及び②甲２発明１の「下枠２２の下地材１２の室外側部材１４」は，既存の金属枠体３に新設の断熱枠体２０を取り付けるにあたり，下枠２２の室外側部材２５が当接されるものであることに照らせば，甲２発明１において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，そのような機能を有しない甲３技術の「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する動機付けはないから，甲２発明１において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点１に係る本件発明１の構成とすることは当業者が容易になし得たとすることはできない旨判断した。(ｲ)しかし，甲２発明１において相違点１に係る本件発明１の構成とするには，甲２発明１の下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよく，「下枠２２の下地材１２」に代えて「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する必要はない。本件審決は，相違点１に係る本件発明１の構成を正しく理解していない。
そして，甲３文献に「取付け補助部材を既設枠体の室内寄りに設ける」技術が記載されていることは明らかであるから，相違点１に係る本件発明１の構成は，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に対して甲３技術を適用することにより当業者が容易になし得たことである。すなわち，甲２文献の実施形態に記載されたスリット状の穴１１は極めて室内寄りに形成されていることから，下地材１２を，その室内側部材１３と室外側部材１４を断熱材１５で連結してなる断熱構造をそのままに小さく形成することで，室内側部材１３が枠本体７のスリット状の穴１１よりも室内寄りの室内側部に取り付けられ，室外側部材１４が枠本体７のスリット状の穴１１よりも室外寄りの室外側部に取り付けられるものであっても，下地材１２を室内寄りに設けることは十分に可能である。また，甲２発明１によって下地材１２に求められる補強の程度は，樹脂や木材等の材料によっても達成できる程度の補強，又は各枠の長手方向に短尺（ピース）状のものを複数設けることで達成できる程度の補強であって（段落【００２４】），その程度は定かでない。一方，見込み方向に小さく形成した下地材１２であっても，スリット状の穴１１をまたぐ形で既設下枠に取り付けることによって当然に既設下枠を補強することができるし，仮に，見込み方向に小さく形成した下地材１２による補強の程度が足りないのであれば，下地材１２を各枠の長手方向全長にわたるように形成したり，下地材１２の厚み寸法を大きくするなどの強度を高めるための通常の工夫を施せば，スリット状の穴１１が形成された既設下枠を補強することができることは，当業者にとって自明である。
このように，本件審決は，甲２文献の記載を看過したものであり，上記①は，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に対して甲３技術を適用する動機付けがないことの理由にはならない。
(ｳ)また，改修用下枠の室外寄りを既設下枠で支持する手法として，金具等の取付け補助部材を介して支持すること，直接既設下枠で支持すること，スペーサを介して支持することは，いずれも改修用サッシの技術分野の当業者にとって周知技術である。他方，甲２発明１において，新設の断熱枠体２０を下地材１２を介さずに既設下枠に支持したとしても，既設下枠はスリット状の穴１１が形成されて断熱処理が施されているため甲２発明１の作用効果の達成が妨げられるものではない。また，仮に，断熱性能が更に求められるのであれば，新設の断熱枠体２０と既設下枠との間に断熱材料等からなる周知のスペーサ等を配置すれば済むことであり，その程度のことは当業者にとって通常の設計事項の範囲にすぎない。このように，甲２発明１の下枠２２の室外側部材２５が必ず下地材１２を介して支持されなければならない理由はなく，下枠２２の室外寄りを下枠５で直接支持したり，スペーサ等を介して支持することも，十分想定できる構成である。このように，本件審決は，改修用サッシの技術分野における上記の周知技術を理解しないものであり，上記②は，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に対して甲３技術を適用する動機付けがないことの理由にはならない。
(ｴ)以上のように，本件審決の相違点１についての判断は，本件発明１の相違点１に係る構成を正しく認識せず，甲２文献の記載事項及び当該技術分野における周知技術を看過してなされたものであり，誤りである。
ウ取消事由３－２（本件発明１～３と甲２発明１との相違点２についての判断の誤り）
(ｱ)本件審決は，サッシの枠体としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることは周知であるとしながら，そうであったとしても，当業者にとって，断熱を目的とする甲２発明１において新設の断熱枠体２０の上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３をアルミニウム合金の押出し形材から成るものとすることは想到し得ない旨判断した。
(ｲ)しかし，改修用サッシの技術分野において，断熱性を有する枠体は甲２発明１の「アルミ押出形材の室内側部材とアルミ押出形材の室外側部材とを断熱材で連結した」枠体に限るものではなく，アルミニウム合金製の押出し形材からなる枠体であっても，断熱性が考慮され，窓枠全体として断熱性を備えることのできる枠体は存在する。また，甲２発明１の下地材１２はその材質が樹脂，木材等でもよく，既設枠と新設枠との断熱を下地材１２によって図ることもできるのであるから，甲２発明１の新設枠として，上記のようなアルミニウム合金製の押出し形材からなり断熱性を備える枠体を採用しても，建物躯体の開口部に残存させた既存の金属枠体を室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くするとの構成による作用効果を妨げることはなく，その採用は十分に可能である。
(ｳ)本件審決は，アルミニウム合金製の押出し形材からなる枠体は断熱性を全く考慮しないものであるとの誤った認識に基づき相違点２についての判断をしたものであって，誤りである。
エ取消事由３－３（本件発明１～３と甲２発明１との相違点５についての判断の誤り）


(ｱ)本件審決は，甲２発明１において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることは当業者が容易になし得たとすることはできないところ，甲２発明１は，断熱枠体２０の下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接するものであるから，断熱枠体２０の下枠２２の室外寄りを，スペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持するとの構成，すなわち相違点５に係る本件発明１の構成は採用し得ない旨判断した。
しかし，甲２発明１において下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることが当業者にとって容易になし得たものであることは上記イのとおりであり，本件審決は，その判断の前提部分に誤りがある。(ｲ)さらに，本件審決は，本件発明１のスペーサが甲号各証に開示されていることを認めながらも，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持することはいずれの証拠にも記載されておらず，周知技術であるとも認められないとし，仮に甲２発明１において下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることが当業者にとって容易に想到し得ることであったとしても，その際に，下枠２２の室外寄りをスペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持することが当業者にとって容易になし得たとすることはできない旨判断した。
しかし，甲２発明１において下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設ければ，新窓の下枠２５の室外寄りを下枠５によって支持しなければならないことは当然である。そして，前記イのとおり，改修用下枠の室外寄りを既設下枠で支持する手法として金具等の取付け補助部材を介して支持すること等はいずれも周知の技術であるし，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持することも，周知の技術に過ぎない。
したがって，甲２発明１にこれらの周知技術を採用し，新窓の下枠２５を下枠５に接して支持すること，及び支持する際に，新窓の下枠２５と既設枠の下枠５との間に隙間等があればその隙間を埋めるためにスペーサを介して既設枠の下枠５で支持することは，当業者が必要に応じて適宜なし得た設計事項に過ぎない。
(ｳ)加えて，実公昭５８－４５４３１号公報（甲７。以下「甲７文献」という。）には「新窓枠５の下枠の室外寄りが既存のスチール製下枠の室外寄りに接して支持されている」技術，及び「新窓枠５の下枠の外側フランジ５ａ（前壁）を既存のスチール製下枠の垂下フランジ１ｂ（前壁）にビス止めして固定する」技術を認めることができる。このことと，本件発明１のスペーサに相当する部材が周知であることに鑑みれば，相違点５に係る構成は，甲２発明１に甲７文献に開示された技術及び周知技術を適用することにより，当業者が容易になし得たものである。
(ｴ)したがって，相違点５に係る本件審決の判断は誤りである。オ取消事由３－４（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ａの判断についての誤り）
本件審決は，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，そのような機能を有しない甲３技術の「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する動機付けはないから，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点Ａに係る本件発明４の構成とすることは当業者が容易になし得たとすることはできない旨判断した。この判断は，相違点１に係るものと同内容のものであるところ，当該判断が誤りであることは上記イのとおりである。
したがって，相違点Ａに係る本件発明４の構成は，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に対し甲３技術を適用することにより当業者が容易になし得たことであり，相違点Ａに係る本件審決の判断は誤りである。
カ取消事由３－５（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｂの判断についての誤り）
本件審決は，サッシの枠体としてアルミニウム合金製の押出し形材から成るものを用いることは周知であるとしながら，当業者にとって，断熱を目的とする甲２発明２において新設の断熱枠体２０の上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３をアルミニウム合金の押出し形材から成るものとすることは想到し得ない旨判断した。
この判断は，相違点２に係るものと同内容のものであるところ，当該判断が誤りであることは上記ウのとおりである。
したがって，相違点Ｂに係る本件審決の判断は誤りである。キ取消事由３－６（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｄの判断についての誤り）
(ｱ)本件審決は，甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることは当業者が容易になし得たとすることはできず，そうすると，甲２発明２は，断熱枠体２０の下枠２２の室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接するものであるから，断熱枠体２０の下枠２２の室外寄りを，スペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持するとの構成，すなわち相違点Ｄに係る本件発明４の構成は採用し得ない旨判断した。
しかし，甲２発明２において下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることが当業者にとって容易になし得たものであることは上記イのとおりであり，本件審決は，その判断の前提部分に誤りがある。(ｲ)さらに，本件審決は，本件発明４のスペーサが甲号各証に開示されていることを認めながらも，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持することはいずれの証拠にも記載されておらず，周知技術であるとも認められないから，仮に甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることが当業者にとって容易に想到し得ることであったとしても，その際に，下枠２２の室外寄りをスペーサを介して金属枠体３の下枠５の室外寄りに接して支持することが当業者にとって容易になし得たとすることはできない旨判断している。
この判断は，相違点５に係るものと同内容のものであるところ，当該判断が誤りであることは上記エのとおりである。
したがって，相違点Ｄは，甲７文献に開示された技術及び周知技術から，当業者が容易になし得たものである。
(ｳ)以上のとおり，相違点Ｄに係る本件審決の判断は誤りである。(3)取消事由４（無効理由２の判断における本件発明と甲２発明１及び２との相違点についての判断の誤り）
ア取消事由４－１（本件発明１～３と甲２発明１との相違点１の判断についての誤り）


本件審決は，前記(2)イで引用したのと同様に，甲２発明１において，「下枠２２の下地材１２」に代えて甲４技術の「逆Ｌ字状の部材ｓ」を適用する動機付けはなく，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点１に係る本件発明１の構成とすることは当業者が容易になし得たとすることはできない旨判断した。この判断は，無効理由１の判断における相違点１に係るものと同内容のものであるところ，この判断が誤りであることは前記(2)イのとおりである。
したがって，相違点１に係る本件特許発明１の構成は，甲２発明１において，「下枠２２の下地材１２」に対して甲４技術を適用することにより当業者が容易になし得たことであって，相違点１に係る本件審決の判断は誤りである。
イ取消事由４－２（本件発明１～３と甲２発明１との相違点２の判断についての誤り）
本件審決は，前記(2)ウで引用したのと同様の判断をしたところ，この判断が誤りであることは，前記(2)ウのとおりである。したがって，相違点２に係る本件審決の判断は誤りである。ウ取消事由４－３（本件発明１～３と甲２発明１との相違点５の判断についての誤り）
本件審決は，前記(2)エで引用したのと同様の判断をしたところ，この判断が誤りであることは，前記(2)エのとおりである。したがって，相違点５に係る本件審決の判断は誤りである。エ取消事由４－４（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ａの判断についての誤り）
本件審決は，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に代えて，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有しない甲４技術の「逆Ｌ字状の部材ｓ」を適用する動機付けはないから，甲２発明２において，下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること，すなわち相違点Ａに係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできないと判断した。この判断は，無効理由２の判断における相違点Ａ（ひいては相違点１）に係るものと同内容のものであるところ，この判断が誤りであることは前記(2)オのとおりである。
したがって，相違点Ａに係る本件発明４の構成は，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に対して甲４技術を適用することにより当業者が容易になし得たことであって，相違点Ａに係る本件審決の判断は誤りである。
オ取消事由４－５（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｂの判断についての誤り）
本件審決は，前記(2)カで引用したのと同様の判断をしたところ，この判断が誤りであることは前記(2)カのとおりである。したがって，相違点Ｂに係る本件審決の判断は誤りである。カ取消事由４－６（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｄの判断についての誤り）
本件審決は，前記(2)キで引用したのと同様の判断をしたところ，この判断が誤りであることは，前記(2)キのとおりである。したがって，相違点Ｄに係る本件審決の判断は誤りである。
２被告らの主張
(1)取消事由１（無効理由１及び２における甲２発明１及び２の認定の誤り）及び取消事由２（無効理由１及び２における本件発明と甲２発明１及び２との相違点の認定の誤り）に対し
ア取消事由１（無効理由１及び２における甲２発明１及び２の認定の誤り）
に対し
(ｱ)原告は，本件審決が認定した甲２発明１及び２から，甲２文献記載の発明の技術課題である「断熱目的」に関連した構成部分を除いた構成を甲２真発明１及び２と認定しているけれども，これらの構成は，甲２文献記載の実施形態から，同文献記載の発明の課題及び作用効果と無関係な「枠体の構成」のみを取り出し，しかも当該「枠体の構成」を本件発明の構成に準じて抽象化・一般化したものであって，失当である。
引用発明（本件では甲２文献記載の発明）の認定は，対象とする特許発明の進歩性の判断のために行われることから，対象特許発明の構成要件との対比が重要であり，引用発明独自の構成を逐一認定する必要はないが，引用発明はその発明特定事項の構成に基づいて作用効果を奏する一体の技術的思想であるから，作用効果を達するために必須の構成に基づき行われるべきである。この点，本件審決による甲２文献記載の発明の認定は，その発明特定事項の構成に基づいてその作用効果を奏する一体の技術的思想として認定されており，合理性がある。したがって，取消事由１には理由がない。


(ｲ)また，原告は，甲２文献につき，改修用下枠を，下地材（取付け補助部材）を基準として既設下枠に取り付ける技術に着目するとし，同文献記載の発明の下地材１２につき，室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の枠体を支持する取付け補助部材であって，室内側が下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側部にビス１７で取り付けられ，下地材１２の室内側で新窓枠の下枠の室内側を支持する取付け補助部材として認められるとした上で，甲２文献の発明の詳細な説明全体の記載から，そのような取付け補助部材を備える改修建具に関する技術思想（発明）を認めることができる旨主張する。しかし，甲２文献記載の下地材１２は，同文献の記載から，断熱性を向上させることを目的に行われた穴加工によって強度が低下した既存の金属枠体を補強するために用いられるものであって，それ以外の目的で用いられる旨の記載は同文献に一切存在しない。すなわち，原告主張に係る「改修用下枠を，下地材（取付け補助部材）を基準として既設下枠に取り付ける技術」なるものは甲２文献記載の発明とは何ら関係がないのであって，その誤った前提に基づく原告の主張はいずれも誤りである。(ｳ)さらに，原告は，甲２文献記載の発明につき，同文献の特許請求の範囲の各請求項に係る発明に限定することなく認定した場合，新窓枠を構成する各枠及び下地材１２ともに断熱形材である必要はなく，また，スリット状の穴１１をそれぞれ加工する必要もない旨主張する。しかし，甲２文献記載の発明における下地材１２は，断熱性を向上させることを目的に行われた穴加工によって強度が低下した既存の金属枠体を補強するために用いられるものである。このため，甲２文献記載の発明において，「残存した既存の金属枠体を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難く」することをしないのであれば，スリット状の穴１１をそれぞれ加工する必要はなく，そうである以上，既存の金属枠体の強度が低下する課題も当然無くなる。そうすると，甲２文献記載の発明において下地材１２を用いる必要もなくなるが，そのような構成は，同文献（【０００７】）記載の従来技術そのものとなる。
このように考えた場合，原告主張に係る甲２真発明１及び２を甲２文献から認定することは不可能となる。
(ｴ)原告は，本件審決につき，甲２文献記載の改修用建具について，建具における基本的な設計思想を無視し，あくまで特許請求の範囲に記載された発明を，引用発明として断熱引違い窓の改修に関する発明に限定したものであり誤りである旨主張する。
しかし，甲２文献記載の改修用建具の設計思想は，「本発明は，…室外の冷気が残存した既存の金属枠体を通して新設の断熱枠体の室内側部に伝わり難く，新設の断熱枠体の室内側部に結露が生じることがない建具の改修方法を提供することである。」（【０００８】）というものであって，当該設計思想や技術思想を無視し，同文献記載の発明の作用効果を奏しない抽象化・一般化された独自の「枠体の構成」を主引用発明として認定しているのは原告であり，これを前提とする原告の主張は失当である。
イ取消事由２（無効理由１及び２における本件発明と甲２発明１及び２との相違点の認定の誤り）に対し
原告は，甲２文献記載の発明につき甲２真発明１及び２が認定されるべきことを前提として，これと本件発明との相違点としては，相違点２’及びＢ’が認定されるべきであるのに，本件審決は相違点２及びＢを誤って認定したものである一方，真の相違点である相違点２’及びＢ’に関しては，本件発明は，甲２文献に開示された発明に周知技術を適用することで当業者にとって容易に想到することができたものである旨主張する。
しかし，前記のとおり，原告主張に係る甲２文献記載の発明の認定（甲２真発明１及び２）は誤りであるから，これを前提とする相違点の認定（相違点２’及びＢ’）に係る主張も誤りである。このような誤った相違点を前提とした取消事由２の主張には理由がない。(2)    取消事由３（無効理由１の判断における本件発明と甲２発明１及び２との相違点についての判断の誤り）に対し
ア取消事由３－１（本件発明１～３と甲２発明１との相違点１についての判断の誤り）に対し
(ｱ)原告は，甲２発明１において相違点１に係る本件発明１の構成とするには，甲２発明１の下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよく，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に代えて「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する必要はなく，本件審決は相違点１に係る本件発明１の構成を正しく理解していないなどと主張する。しかし，甲２発明１と甲３文献記載の発明の組合せによる容易想到性の判断は，主引用発明である甲２発明１から出発して，本件発明１との相違点１を甲３文献記載の発明により本件発明１の構成に代えることが容易か否かを判断するのであるから，本件審決のように甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に代えて甲３文献記載の発明の「逆Ｌ字状の支持部材」を適用できるか否かを判断すべきなのであって，「甲２発明１の下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよい」というものではない。
そもそも，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有する部材である。そうすると，当該下地材１２を「既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよい」との原告の主張は，甲２文献記載の発明が対象とする下地材１２の機能と両立し得ず，むしろこれを阻害するものである。
したがって，原告の上記主張は失当である。
(ｲ)また，原告は，甲３文献に「取付け補助部材を既設枠体の室内寄りに設ける」技術が記載されていることは明らかであるから，相違点１に係る本件発明１の構成は，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に対して甲３文献に記載された技術を適用することにより，当業者が容易になし得たことであるなどと主張する。
しかし，甲３文献に「取付け補助部材を既設枠体の室内寄りに設ける」技術が記載されていることが明らかであるとしても，当該技術を甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に適用できるかどうかは別問題である。そもそも，進歩性の有無の判断は，法２９条１項各号に掲げる発明から当業者が容易に発明できたか否かを判断するのであるから，引用例に記載されたひとまとまりの構成及び技術的思想の組み合わせとして問題となるのであり，原告が主張する甲２発明１の構成と甲３文献記載の発明の構成の組合せの問題ではない。


そして，甲２発明１の下地材１２は，下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強すると共に室外の冷気の伝わりを防止するためのものであるから，既存の下枠５全体と一体となることを必須としている。そうすると，甲２発明１の下地材１２について甲３文献記載の発明の適用可能性を論ずるには，甲２発明１の不可分一体部分（既存の下枠５と下地材１２）に代えて，甲３文献記載の発明の支持部材２４だけでなく改装下枠１も含め，これら両部材を適用できるか否かについて判断しなければならず，この場合，甲３文献記載の発明の適用可能性がないことは明白である。そもそも，甲２発明１と甲３文献記載の発明には課題及び作用効果の共通性はなく，また，甲３文献記載の発明は，甲２文献に示された下地材１２のような既設下枠５と新設の下枠２２の結合部材を使用しないことを目的とし，これを排除する発明である。しかも，甲３文献記載の発明は改修用下枠をバリアフリーとする技術であり，甲２発明１のように改修用下枠を階段状とするものではない。このように，甲２発明１に甲３文献記載の発明を組み合わせる動機付けはなく，むしろ，阻害要因があるというべきであって，甲２発明１の下地材１２に代えて甲３文献記載の発明の支持部材２４を適用する可能性を論ずる余地はない。以上のとおり，この点に関する本件審決の認定は正当であり，取消事由３－１は理由がない。
(ｳ)原告は，甲２発明１の下枠２２の室外側部材２５が必ず下地材１２を介して支持されなければならない理由はなく，周知技術を適用して下枠２２の室外寄りを下枠５で直接支持したり，スペーサ等を介して支持することも，十分想定できるなどと主張する。
しかし，原告主張に係る周知技術が存在したとしても，当該周知技術を適用して本件発明の構成に至ることが容易であるというためには，主引用発明である甲２発明１に当該周知技術を組み合わせる動機付けが必要であるが，甲２発明１と原告主張の周知技術は課題や解決手段が異なるから，組み合わせる動機付けがない。また，前記のとおり，甲２発明１の下地材１２は，下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強すると共に室外の冷気の伝わりを防止するためのものであり，既存の下枠５全体と一体となっているものであるから，このような下地材１２を周知技術の構成に代えることは不可能である。
しかも，原告の上記主張は，「甲２発明１において，新設の断熱枠体２０を下地材１２を介さずに既設下枠に支持したとしても，既設下枠はスリット状の穴１１が形成されて断熱処理が施されているので，甲２発明１の作用効果の達成が妨げられるものではない」ことを理由とするけれども，これは，甲２発明１が対象とする改修用引戸枠の構成を前提としたものではない。甲２発明１は，下地材１２を室外側部材１４と室内側部材１３を断熱材１５で連結した断熱部材とし，室外側部材１４を既設の枠体７のスリット状の穴１１よりも室外寄りの室外端部に，室内側部材１３を穴１１より室内寄りの室内端部に，それぞれビスで固定する構成を採用することにより，甲２発明１の作用効果を奏するのであって，下地材１２を除外した構成を前提とする原告主張は失当である。イ取消事由３－２（本件発明１～３と甲２発明１との相違点２についての判断の誤り）に対し
原告は，改修用サッシの技術分野において，断熱性を有する枠体は甲２発明１の「アルミ押出形材の室内側部材とアルミ押出形材の室外側部材とを断熱材で連結した」枠体に限るものではないなどとした上で，本件審決は，アルミニウム合金製の押出し形材からなる枠体は断熱性を全く考慮しないものであるとの誤った認識に基づき相違点２についての判断をしたものであるなどと主張する。
しかし，甲２発明１は建物駆体の開口部に取り付けてある既存の金属建具を断熱建具に改修する方法に関するものであり，原告主張に係る「アルミニウム合金製の押出し形材からなり断熱性を備える枠体」は甲２発明１が対象とする枠体ではない。また，本件審決は，「アルミニウム合金製の押出し形材からなる枠体は断熱性を全く考慮しない」とするのではなく，「断熱効果が低下する」と述べているのである。したがって，原告の主張は失当であり，本件発明１～３と甲２発明１との相違点２に係る本件審決の判断に誤りはなく，取消事由３－２は理由がない。
ウ取消事由３－３（本件発明１～３と甲２発明１との相違点５についての判断の誤り）に対し
(ｱ)原告は，甲２発明１において下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けることは当業者にとって容易になし得たものであることを根拠として，相違点５に係る本件審決の判断は誤りである旨主張する。しかし，上記原告主張の根拠それ自体が誤りであることは，上記アのとおりである。
(ｲ)また，原告は，甲２発明１に周知技術を採用し，新窓の下枠２５を下枠５に接して支持すること，及び支持する際に新窓の下枠２５と既設枠の下枠５との間に隙間等があればその隙間を埋めるためにスペーサを介して既設枠の下枠５で支持することは，当業者が必要に応じて適宜なし得た設計事項に過ぎないなどと主張する。
しかし，本件審決が認定するように，原告が周知技術とするものはいずれも改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持するものではないから，原告の周知技術に関する主張は，誤りである。
さらに，甲７文献についても，甲２発明１と甲７文献記載の考案とは，課題及び作用効果の共通性がないから，甲２発明１に甲７文献記載の技術を組み合わせる動機付けがない。
(ｳ)以上より，この点に関する本件審決の認定に誤りはなく，取消事由３－３は理由がない。
エ取消事由３－４（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ａの判断についての誤り）に対し
上記アのとおり，甲２発明２に甲３文献記載の発明を組み合わせる動機付けはないから，取消事由３－４は理由がない。
オ取消事由３－５（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｂの判断についての誤り）に対し
上記イのとおり，原告の主張は，甲２発明２が対象とする構成を無視して，これに代えて原告が独自に考える抽象的な構成を前提として反論しようとするものであり，失当である。
したがって，取消事由３－５は理由がない。
カ取消事由３－６（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｄの判断についての誤り）に対し


上記ウ及びエのとおり，相違点Ｄに対する原告の主張は誤りであり，取消事由３－６は理由がない。
(3)取消事由４（無効理由２の判断における本件発明と甲２発明１及び２との相違点についての判断の誤り）に対し
ア本件審決が「広電己斐寮浴室改修工事」（甲４図面等に係る工事）に係る技術を公然知られたもの又は公然実施されたものと認定したことは誤りであるが，その認定を前提としても，以下のとおり，取消事由４は理由がない。
イ取消事由４－１（本件発明１～３と甲２発明１との相違点１の判断についての誤り）に対し
(ｱ)原告は，甲２発明１に甲４図面等記載の発明を組み合わせ得ることを前提に，本件審決は誤りである旨主張する。
しかし，甲２発明１は既設枠を断熱枠体に改修することを目的とするのに対し，甲４図面等記載の発明はその技術的思想が不明である。また，その構成を見る限り，甲４図面等記載の発明は，階段状の既設枠（Ｌ１，ｍ１等）に水平の改修用下枠をかぶせる技術である。このため，甲２発明１と甲４図面等記載の発明とは課題や作用効果の共通性がなく，甲２発明１に甲４図面等記載の発明を組み合わせる動機付けがないから，原告の主張はその前提において誤りである。
また，甲２発明１の下地材１２は，｢既存の金属枠体の穴よりも室内寄りの室内側部と穴よりも室外寄りの室外側部とに，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難い下地材の室内側部と室外側部をそれぞれ連結｣（甲２文献【請求項４】）して，「各枠の枠本体７に下地材１２をそれぞれ取付けて穴１１を形成した各枠を補強する」（【００２４】）ことで，「既存の金属枠体を下地材で補強しているから，新設の断熱枠体が強固に取付けできる」（【００３６】）との目的を果たすことを可能とするものである。仮に，原告主張に係る甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓを下地材１２に代えて甲２発明１に適用しようとしても，甲２発明１において強度が低下した既存の金属枠体３の「穴よりも室内寄りの室内側部」と「穴よりも室外寄りの室外側部」に対して，甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓの「室内側部」と「室外側部」が連結できないことは明らかであり，また，連結可能な構成の記載や示唆もない。このため，甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓでは，甲２発明１の既存の下枠５を補強することができず，甲２公然実施発明の逆Ｌ字状の部材ｓを甲２発明１に適用する動機付けが存在せず，むしろ，逆Ｌ字状の部材ｓを適用する際の阻害要因が存在する。
さらに，そもそも甲２発明１の下地材１２は，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くしたために強度が低下した既存の下枠５の強度を補強するため不可分一体となる部材であるから，甲２発明１の下地材１２について甲４図面等記載の発明の適用可能性を論じる場合，この甲２発明１の不可分一体部分（既存の下枠５と下地材１２）に代えて，甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓだけでなく既設下枠も含め，これら両部材を適用できるか否かを判断しなければならないところ，原告の主張は，甲２発明１から下地材１２のみを抜き出して甲４図面等記載の発明の適用可能性を論じるものに過ぎない。
(ｲ)以上より，この点に関する本件審決の認定は正当であり，取消事由４－１は理由がない。
ウ取消事由４－２（本件発明１～３と甲２発明１との相違点２の判断についての誤り）に対し
前記(2)イのとおり，原告は，甲２発明１が対象とする構成を無視し，当該構成に代えて原告が独自に考える抽象的な構成を前提として本件審決に反論しようとするものであり，失当である。
したがって，取消事由４－２は理由がない。
エ取消事由４－３（本件発明１～３と甲２発明１との相違点５の判断についての誤り）に対し
(ｱ)前記(2)アと同様に，甲２発明１と甲４図面等記載の発明の組合せによる容易想到性の判断は，主引用発明である甲２発明１から出発して，本件発明１との相違点１を甲４図面等記載の発明により本件発明１の構成に代えることが容易か否かを判断するのであるから，本件審決のように甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に代えて甲４図面等記載の発明の「逆Ｌ字状の支持部材ｓ」を適用できるか否かを判断すべきなのであって，「甲２発明１の下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよい」というものではない。そもそも，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は下枠５の室内外方向全体に渡って設けることにより，スリット状の穴１１を形成した下枠５の枠本体７を補強する機能を有する部材である。そうすると，当該下地材１２を「既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよい」との原告の主張は，甲２文献記載の発明が対象とする下地材１２と両立し得ず，むしろこれを阻害するものである。
したがって，原告の上記主張は失当である。
(ｲ)原告は，相違点５につき，甲２発明１に甲７文献に開示された技術及び周知の技術から，当業者が容易になし得たものである旨主張するけれども，これが誤りであることは前記(2)ウのとおりである。(ｳ)以上より，この点に関する本件審決の認定に誤りはなく，取消事由４－３は理由がない。
オ取消事由４－４（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ａの判断についての誤り）に対し
原告は，相違点Ａに係る本件発明４の構成は，甲２発明２において，「下枠２２の下地材１２」に対して甲４技術を適用することにより当業者が容易になし得たことである旨主張する。


しかし，上記イのとおり，甲４図面等記載の発明は技術的思想が不明であり，甲２発明２の課題及び作用効果と共通性がないから，甲２発明２に甲４図面等記載の発明を組み合わせる動機付けがない。また，甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓを下地材１２に代えて甲２発明２に適用しようとしても，甲２発明２の「前記残存した既設の金属枠体における室内外側方向中間部に，穴を長手方向に間隔を置いて複数形成，又は長手方向全長に連続して形成する」ことによって強度が低下した既存の金属枠体３の「穴よりも室内寄りの室内側部」と「穴よりも室外寄りの室外側部」に対して，甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓにより「室内側部」と「室外側部」が連結できないことは明らかであり，連結可能な構成の記載や示唆もないから，甲４図面等記載の発明の逆Ｌ字状の部材ｓを下地材１２に代えることは不可能である。以上より，この点に関する本件審決の認定に誤りはなく，取消事由４－４は理由がない。
カ取消事由４－５（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｂの判断についての誤り）に対し
前記(2)イのとおり，原告は，甲２発明２が対象とする構成を無視し，当該構成に代えて原告が独自に考える抽象的な構成を前提として本件審決に反論しようとするものであり，失当である。
以上より，この点に関する本件審決の認定に誤りはなく，取消事由４－５は理由がない。
キ取消事由４－６（本件発明４～６と甲２発明２との相違点Ｄの判断についての誤り）に対し
前記(2)ウ及びエのとおり，原告主張は誤りであり，取消事由４－６は理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は，前記（第２の２）のとおりである。
２本件明細書の記載等
本件明細書には，以下のような記載及び図が認められる（甲１）。
(1)技術分野
本発明は，建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法，及び，その改修した改修引戸装置に関する。
（【０００１】）
(2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は，リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として，その建物に設けられる窓もまた，改修される。この窓は，集合住宅の場合，一棟に設けられる設置箇所数が多いため，改修作業の効率の向上が望まれている。（【０００２】）
建物の開口部２には，この開口部２の開口３に下方から臨む下縁部４に固定される既設下枠５と，開口部２の前記開口３に左右両側から臨む両側縁部６にそれぞれ固定される一対の既設竪枠７と，開口部２の前記開口３に情報から臨む上縁部８に固定される既設上枠９とを有する既設引戸枠１０が設けられ，この既設引戸枠１０に改修用引戸装置１が装着される。（【０００３】）
改修用引戸装置１は，…既設下枠５に固定される改修用下枠１３と，各既設竪枠７に固定される一対の改修用竪枠１４と，既設上枠９に固定される改修用上枠１５と…を含む。（【０００４】）
前記改修用下枠１３は，既設下枠５の２本の案内レール２１，２２上に直接乗載されて，室外２３側から螺着されたビス２４によって固定される下枠下地材２５と，前記２本の案内レール１１，１２を有し，下枠下地材２５に室外２３側から螺着されたビス２６によって固定される下枠本体２７と，下枠本体２７に２本のビス２８，２９によって固定される…下枠補助材３０とを含む。（【０００５】）
(3)発明が解決しようとする課題
このような従来の技術では，改修用下枠１３が既設下枠５に載置された状態で既設下枠５に固定されるので，改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅Ｈ１が小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題がある。（【００１０】）
また，改修用下枠１３の下枠下地材３０（裁判所注正しくは「２５」と認められる。）は既設下枠５の案内レール２１，２２上に直接乗載され，その案内レール２１，２２を基準として固定されているから前述の改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅Ｈ１がより小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題がある。（【００１１】）本発明の目的は，広い開口面積を確保することができる引戸装置の改修方法及び改修引戸装置を提供することである。（【００１２】）
(4)発明の効果
本発明によれば，既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，有効開口面積が減少することがなく，広い開口面積が確保できる。また，既設下枠に室内寄りに取付補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付けるので，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。（【００１８】）
(5)発明を実施するための最良の形態
ア図１は本発明の実施の一形態の改修用引戸装置５０が設置された窓５１の鉛直断面図であり，図２は図１の切断面線Ⅱ－Ⅱから見た窓５１の水平断面図である。本実施の形態の改修用引戸装置５０は，建物５２の開口部５３の開口５４に下方から臨む下縁部５５に，略水平…に固定される既設下枠５６と，開口部５３の前記開口５４に左右両側から臨む両側縁部５７，５８に略鉛直…にそれぞれ固定される一対の既設竪枠５９，６０と，開口部５３の前記開口５４に上方から臨む上縁部６１に略水平に固定される既設上枠６２とを有する既設引戸枠６３内に嵌まり込んだ状態で装着される。（【００１９】）
この改修用引戸装置５０は，…複数の案内レール６６，６７を有し，既設下枠５６に室外７３側から当接して支持される改修用下枠６９と，各既設竪枠５９，６０に室外７３側から当接して支持される一対の改修用竪枠７０，７１と，既設上枠６２に室外７３側から当接して支持される改修用上枠７２と…を含む。（【００２０】）


改修用下枠６９，各改修用竪枠７０，７１，改修用上枠７２…は，アルミニウム合金の押出し形材から成る。上記の既設下枠５６，各既設竪枠５９，６０，および既設上枠６２もまた，アルミニウム合金の押出し形材から成る。（【００２３】）
イこの改修用下枠６９は，室外７３に臨んで略水平な間口方向…に延びる前壁８０と，前壁８０の上端部に室内６８側へ屈曲して連なり，室外７３から室内６８に向かって上方へ段差を成して傾斜する底壁８１と，底壁８１の最も室内６８寄りの端部付近から下方へ突出する支持壁８９と，底壁８１から上方へ突出する２本の案内レール６６，６７と…を有する。
（【００２４】）
底壁８１は，室外７３から室内６８に向かって第１～３底壁部８５，８６，８７を有する。（【００２５】）
前記既設下枠５６は，…前壁１０２と，前壁１０２の上端部から室内６８に向かって上方へ傾斜する…底壁１０３と，底壁１０３の最も室内６８側の端部に連なり，室内側案内レール６７と同一高さまで立ち上がる背後壁１０４と，…室外側案内レール１１４と，室内側案内レール１１５とを有する。（【００２７】）
前記室外側案内レール１１４は，改修用下枠６９を装着するにあたって，改修用下枠６９の取付けスペースを確保するため，図１…の仮想線で示されるように，付け根付近から切断されて撤去されている。（【００２８】）
このような既設下枠５６と改修用下枠６９との間には，取付け補助部材１０６が介在される。この取付け補助部材１０６は，室外側壁部１０７と，室内側壁部１０８と，室外側壁部１０７および室内側壁部１０８の各上端部に連なる上壁部１０９とを有し，断面逆Ｕ字状の長尺材から成る。この取付け補助部材１０６は，既設下枠５６に，室内側案内レール１１５に室外７３側から室外側壁部１０７を当接させ，かつ背後壁１０４に室外７３側から室内側壁部１０８を当接させた状態で，前記上壁部１０９を上方にして装着される。前記室外側壁部１０７は，室内側案内レール１１５にビス１１０によって固定される。（【００２９】）取付け補助部材１０６の上壁部１０９には，装着された改修用下枠６９の室内側脚部分９１と支持壁８９とが支持され，第３底壁部８７がビス１１１によって固定される。また，前壁８０は，ビス１１２によって既設下枠５６の前壁１０２に固定される。（【００３０】）このようにして改修用下枠６９が既設下枠５６に取付けられた状態では，第３底壁部８６の最も室内６８側の端部１１２が既設下枠５６の背後壁１０４に室外７３側から当接し，前記前壁８０が既設下枠５６の前壁１０２に当接して，改修用下枠６９が既設下枠５６に対して図１の左右方向である見込み方向に位置決めされ，位置決め作業に手間がかからず，容易に取付けることができる。（【００３１】）
また，前壁８０を室外７３側から室内６８側に向かって螺着されたビス１１２によって既設下枠５６の前壁１０２に固定するので，取付け作業中に改修用下枠６９が既設下枠５６に対して室外７３側にずれてしまうことが防がれ，単にビス１１２を締付ければ，改修用下枠６９を既設下枠５   ６に対   して位   置決め   され，   取付け   作業の   効率が   向上さ   れる。
（【００３２】）
ウ本実施の形態によれば，改修用下枠６９は既設下枠５６に室外７３側から当接して支持され，各改修用竪枠７０，７１は各既設竪枠５９，６０に室外７３側から当接して支持され，改修用上枠７２は既設上枠６２に室外７３側から当接して支持される。（【００５６】）このように改修用下枠６９，各改修用竪枠７０，７１及び改修用上枠７２は，…既設引戸枠６３に取付けられるので，前記従来の技術…に比べて，部品点数が少なく，取付作業の作業工程数が削減され，改修用下枠６９，各改修用竪枠７０，７１，および改修用上枠７２を既設引戸枠６３に容易に設けることが可能となる。（【００５７】）また，前記従来の技術のように，改修用下枠と下枠下地材との間…に，下枠補助材…が介在されないので，改修用上枠７２と改修用下枠６９との間の間隔，すなわち高さ方向の幅が大きく減少せず，…広い有効開口面積を確保することができる。（【００５８】）
また，本実施の形態によれば既設下枠５６の室外側案内レール１１４を切断して撤去し，取付け補助部材１０６の上壁部１０９に改修用下枠６９の室内側脚部分９１と支持壁８９を支持しているので，改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅が大きく，有効開口面積が減少することが少ない。
しかも，取付け補助部材１０６を基準として改修用下枠６９を取付けできるから，既設下枠５６の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付補助部材１０６を用いることで，同一の改修用下枠６９を取付けできる。
（【００６０】）
エ図６は本発明の実施の他の形態の改修用引戸装置５０ｂが設置された窓５１の鉛直断面図で…ある。…本実施の形態の改修用引戸装置５０ｂは，基本的には前述の図１，図２に示す実施形態の改修用引戸装置５０と同様に構成され，建物５２の開口部５３の開口５４に下方から臨む下縁部５５に，略水平に固定される既設下枠５６と，開口部５３の前記開口５４に左右両側から臨む両側縁部５７，５８に略鉛直にそれぞれ固定される一対の既設竪枠５９，６０と，開口部５３の前記開口５４に上方から臨む上縁部６１に略水平に固定される既設上枠６２とを有する既設引戸枠６３内に嵌まり込んだ状態で装着される改修用引戸装置５０ｂであって，…複数の案内レール６６，６７を有し，既設下枠５６に室内６８側から支持される改修用下枠６９と，…既設下枠５６に取付けた取付け補助部材１０６とを含む。（【００６７】）


この実施の形態の既設下枠５６，改修用下枠６９，取付け補助部材１０６は図１，図２に示す実施の形態の既設下枠５６，改修用下枠６９，取付け補助部材１０６とほぼ同様で，既設下枠５６の背後壁１０４の上端部に室内６８側に向かう横向片１０４ａを有し，この横向片１０４ａと改修用下枠６９の支持壁８９の上端が同一高さであること…が大きく相違する。（【００６９】）
具体的には，既設下枠５６の室外側案内レール１１４を図６の仮想線で示すように切断して撤去されている。…
取付け補助部材１０６は，その室外側壁部１０７が室内側案内レール１１５にビス１１０で固着して取付けられる。
改修用下枠６９の支持壁８９，室内側脚部分９１が取付け補助部材１０６の上壁部１０９に支持され，底壁８１の室外寄りがスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３の室外寄りに支持され，ビス１１２で取付け補助部材１０６に固定される。（【００７０】）この実施の形態によれば，図１と図２と同様な作用効果を奏すると共に，次のような作用効果を奏する。
(1)既設下枠５６に取付け補助部材１０６を取付け，改修用下枠６９の室内側脚部分９１，支持壁８９（つまり，改修用下枠６９の室内側部分）を取付け補助部材１０６に載置し，その取付け補助部材１０６にビス１１２で固着して取りと付けたことをによって（裁判所注     原文ママ），その取付用補助部材１０６の高さ寸法を変えることで，異なる形状の既設下枠５６にも同一形状の改修用下枠５６（裁判所注正しくは「６９」と認められる。）を，その支持壁８９と背後壁１０４を同一高さに取付けることが可能である。（【００９１】）
オ図１４に示すように，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を前述と同様に切断して撤去し，取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着しても良い。
例えば，取付け補助部材１０６の室内側壁部１０８を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着する。（【０１００】）
３本件発明の特徴
本件明細書の前記各記載によれば，本件発明の特徴は，以下のとおりであると認められる。
(1)本件発明は，既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法及びその改修した改修引戸装置に関する（【０００１】）。(2)集合住宅の改修工事の一環として改修される窓は，一棟に設けられる設置箇所数が多いため，改修作業の効率化が望まれる。その際に使用される改修用引戸装置は，建物の開口部に設けられた既設引戸枠に装着されるところ，従来の技術では，改修用引戸装置の改修用下枠は，既設下枠に載置された状態で固定され，改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の２本の案内レール上に直接乗載されるので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり，有効開口面積が減少するという問題があった（【０００２】～【０００６】，【００１０】，【００１１】）。
本件発明の目的は，広い開口面積を確保することができる引戸装置の改修方法及び改修引戸装置を提供することである（【００１２】）。(3)本件発明によれば，既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したことにより，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，有効開口面積が減少することがなく，広い開口面積が確保できる。また，既設下枠に室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取り付け，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取り付けるので，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取り付けできる（【００１８】）。
(4)本件発明の改修用引戸装置は，既設引戸枠の既設下枠に室外側から当接して支持される改修用下枠と，一対の既設竪枠に室外側から当接して支持される一対の改修用竪枠と，既設上枠に室外側から当接して支持される改修用上枠とを含み，改修用下枠，各改修用竪枠及び改修用上枠，並びに既設下枠，各既設竪枠及び既設上枠は，いずれもアルミニウム合金の押出し形材から成る（【００１９】～【００２３】）。
本件発明の改修用下枠は，室外側の前壁と，前壁の上端部に連なり，室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜する底壁と，底壁の最も室内寄りの端部付近から下方へ突出する支持壁と，底壁から上方へ突出する２本の案内レールとを有し，底壁は，室外から室内に向かって第１～３底壁部を有する（【００２４】，【００２５】）。
他方，本件発明の既設下枠は，室外側の前壁と，前壁の上端部から室内に向かって上方へ傾斜する底壁と，底壁の最も室内側の端部に連なり，改修用下枠の室内側案内レールと同一高さまで立ち上がる背後壁とを有しており，既設下枠の室外側案内レールは，改修用下枠を装着するにあたって，その取付けスペースを確保するために，付け根付近から切断撤去される（【００２７】，【００２８】）。
本件発明の取付け補助部材は，既設下枠の背後壁に室外側から当接させた状態でビスにより固着される。この取付け補助部材を基準として改修用下枠を取り付けることができるので，既設下枠の形状，寸法に応じた取付け補助部材を用いることで，同一の改修用下枠を形状，寸法が異なる既設下枠に対して取り付けることができる。また，改修用下枠の前壁は，ビスにより既設下枠の前壁に固定されるので，ビスを締め付けることで改修用下枠を既設下枠に対して位置決めでき，作業効率が向上する。なお，改修用下枠の底壁の室外寄りは，スペーサを介して既設下枠の底壁の室外寄りに支持される（【００２９】～【００３２】，【００６０】，【００６９】，【００７０】，【０１００】）。
４取消事由１（無効理由１及び２における甲２発明１及び２の認定の誤り）及び取消事由２（無効理由１及び２における本件発明と甲２発明１及び２との相違点の認定の誤り）について
(1)甲２文献記載の発明
ア甲２文献には，以下の記載及び図が認められる。
(ｱ)特許請求の範囲


【請求項１】建物躯体の開口部に取付けてある既存の金属建具を断熱建
具に改修する方法であって，
前記既存の金属建具の金属枠体を建物躯体の開口部に残存させ，この残存した既存の金属枠体を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難
くし，
新設の断熱建具の断熱枠体を，前記建物躯体の開口部に取付けることを特徴とする建具の改修方法。
【請求項２】前記残存した既設の金属枠体における室内外側方向中間部に，穴を長手方向に間隔を置いて複数形成，又は長手方向全長に連続して形成することで室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くした請求項１記載の建具の改修方法。
【請求項３】前記穴に断熱材を注入充填又は，断熱材の成形品を嵌め込んだ請求項２記載の建具の改修方法。
【請求項４】前記既存の金属枠体の穴よりも室内寄りの室内側部と穴よりも室外寄りの室外側部とに，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難い下地材の室内側部と室外側部をそれぞれ連結した請求項２記載の建具の改修方法。
【請求項５】前記新設の断熱枠体の室内側部を，前記下地材の室内側部に固着した請求項４記載の建具の改修方法。」
(ｲ)発明の属する技術分野
本発明は，引き違い窓などの開き窓，引き違い戸などの引戸，玄関ドアなどのドア等の建物躯体の開口部に取付けてある既存の金属建具を断熱建具に改修する方法に関する。（【０００１】）
(ｳ)従来の技術
開き窓，引戸，ドア等の枠体に障子戸・扉などを開閉自在に装着した建具は，長い年月が経過することで老朽化し，見栄えが悪くなると共に，開閉操作がやりずらくなったり等の不具合が発生する。このために，既存の建具を新設の建具に改修する方法が種々提案されている。（【０００２】）
例えば，既存の建具の枠体から障子戸・扉などを取り外して枠体を建物躯体の開口部に残存させる。この残存した既存枠体の上に新設の建具の枠体（以下新設枠体という）をかぶせて取付け，その新設枠体に障子戸・扉などを装着して新設の建具に改修するかぶせ工法と呼ばれる改修方法が提案されている。（【０００３】）
(ｴ)発明が解決しようとする課題
集合住宅などに取付けてある建具は，スチール，アルミ等の金属枠体に障子戸，扉などを装着した金属建具が多い。この金属建具は，金属枠体の室外側部と室内側部とに熱が伝わり易いから，室内と室外とに金属枠体を通して熱が伝わり易く，室内冷暖房効率が悪い。また，室外の冷気が金属枠体の室内側部に伝わり，その金属枠体の室内側部に結露が生じる。（【０００４】）
このことを解消するために，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難い断熱枠体に障子戸・扉などを装着した断熱建具が提案されている。例えば，アルミ押出形材の室内側部材と室外側部材を断熱材で連結した断熱形材を枠組みした断熱枠体に障子戸・扉を開閉自在に装着した断熱建具が提案されている。（【０００５】）
この断熱建具であれば，断熱枠体を通して室内と室外に熱が伝わり難いので，室内冷暖房効率が向上する。また，室外の冷気が断熱枠体の室内側部に伝わり難く，断熱枠体の室内側部に結露が生じないようにできる。（【０００６】）
前述のことから，集合住宅などに取付けてある既存の金属建具を新設の断熱建具に改修することが考えられる。しかしながら，前述した従来の改修方法により既存の金属建具を新設の断熱建具に改修すると，建物躯体の開口部に金属枠体が残存する。この残存した既設の金属枠体を通して室外の冷気が新設の断熱枠体の室内側部に伝わり，その室内側部に結露が生じる。このために，断熱枠体の室内側部に結露が生じないという断熱建具の利点が損なわれてしまう。（【０００７】）本発明は，前述の課題を解決するためになされたものであって，その目的は，室外の冷気が残存した既存の金属枠体を通して新設の断熱枠体の室内側部に伝わり難く，新設の断熱枠体の室内側部に結露が生じることがない建具の改修方法を提供することである。（【０００８】）
(ｵ)課題を解決するための手段
第１の発明は，建物躯体の開口部に取付けてある既存の金属建具を断熱建具に改修する方法であって，前記既存の金属建具の金属枠体を建物躯体の開口部に残存させ，この残存した既存の金属枠体を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くし，新設の断熱建具の断熱枠体を，前記建物躯体の開口部に取付けることを特徴とする建具の改修方法である。
（【０００９】）
第２の発明は，第１の発明において前記残存した既設の金属枠体における室内外側方向中間部に，穴を長手方向に間隔を置いて複数形成し，又は長手方向全長に連続して形成することで室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くした建具の改修方法である。（【００１０】）第３の発明は，第２の発明において前記穴に断熱材を注入充填又は，断熱材の成形品を嵌め込んだ建具の改修方法である。（【００１１】）第４の発明は，第２の発明において前記既存の金属枠体の穴よりも室内寄りの室内側部と穴よりも室外寄りの室外側部とに，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難い下地材の室内側部と室外側部をそれぞれ連結した建具の改修方法である。（【００１２】）
第５の発明は，第４の発明において前記新設の断熱枠体の室内側部を，前記下地材の室内側部に固着した建具の改修方法である。（【００１３】）
(ｶ)作用（なお，甲２文献には，発明の効果としても同旨の記載がある。【００３３】～【００３７】）
第１の発明によれば，室外の冷気が，残存した既存の金属枠体を通して新設の断熱枠体の室内側部に伝わり難く，新設の断熱枠体の室内側部に結露が生じない。よって，既存の金属建具を断熱建具に改修することが可能である。（【００１４】）
第２の発明によれば，穴加工することで既存の金属枠体を，その室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くできる。（【００１５】）第３の発明によれば，既存の金属枠体の穴加工による強度低下を補償できる。（【００１６】）


第４の発明によれば，既存の金属枠体を下地材で補強しているから，新設の断熱枠体が強固に取付けできる。（【００１７】）第５の発明によれば，既存の金属枠体の室内側部に伝わった室外の冷気が新設の断熱枠体の室内側部に直接的に伝わることがない。新設の断熱枠体の室内側部が下地材の室内側に固着されているので，その断熱枠体を強固に取付けできる。（【００１８】）
(ｷ)発明の実施の形態
図１と図２に示すように，建物躯体１，例えばコンクリート又はＰＣ板の開口部２に金属建具，例えば金属引き違い窓が取付けてある。この金属引き違い窓は金属枠体３に図示しない障子戸を引き違いに装着してある。前記金属枠体３を形成する上枠４，下枠５，左右の縦枠６は，室内外側方向に連続した枠本体７と，この枠本体７の内面７ａに一体的に設けた複数の内向突片８を有するアルミ押出形材である。スチールであっても良い。前記枠本体７の外面寄り部にブラケット９を係止して取付け，このブラケット９がアンカー１０に溶接等で固着されている。
（【００１９】）
前記既存の金属引き違い窓を新設の断熱引き違い窓に改修する手順を説明する。金属枠体３から障子戸を取り外して金属枠体３を残存させる。前述のように金属枠体３を残存させることで，その金属枠体３を建物躯体１から取り外す手間がはぶけ，改修作業効率が向上する。また，建物躯体１がコンクリート，ＰＣ板等の場合には残存した既存の金属枠体３に，後述するように下地材又は新設の断熱枠体をビス止めできるから，建物躯体１がコンクリート，ＰＣ板等のビスを直接的に螺合することが難しい場合に有利である。（【００２０】）
前記残存した既存の金属枠体３における上枠４，下枠５，縦枠６の各内向突片８の図１，図２に斜線で示す部分を切断して除去する。前記上枠４，下枠５，縦枠６を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くする。例えば，各枠の枠本体７における室内外側方向中間で長手方向に間隔を置いた複数部分に穴１１をそれぞれ加工する。この穴１１は室内外側方向に短かく，長手方向に長いスリット状の穴である。このスリット状の穴１１はグラインダーやセーバーソー，プラズマ切断機等で加工する。すなわち，前述の改修作業は室内に人が居住している状態で実施されることが多く，火炎や火花が発生しない加工方法で加工することが好ましい。また，上枠４，下枠５，縦枠６の内向突片８が切断して除去されているので，前述の穴１１の加工作業を容易に実施できる。（【００２１】）
これにより，上枠４，下枠５，縦枠６の室内側部と室外側部の連続する面積が減少し，残存した既存の金属枠体３の室外側部と室内側部とに亘って熱が伝わり難くなる。（【００２２】）
前記スリット状の穴１１にウレタン系樹脂などの断熱材１１ａを注入充填したり，樹脂，ゴムなどの断熱材の成形品を嵌め込んでスリット状の穴１１による各枠の強度低下を補償するようにしても良い。（【００２３】）
図３，図４に示すように，各枠の枠本体７に下地材１２をそれぞれ取付けて穴１１を形成した各枠を補強する。この四周の下地材１２が新設の断熱引き違い窓の取付用開口部で，前記上枠４，下枠５，縦枠６の内向突片８が切断して除去してあるので，その取付用開口部が大きい。この下地材１２は金属，例えばアルミ押出形材の室内側部材１３とアルミ押出形材の室外側部材１４を断熱材１５で連結した断熱形材である。この下地材１２は断熱形材に限ることはなく，樹脂，木材，合成木などでも良い。つまり下地材には室内側部と室外側部に熱が伝わり難いものであれば良い。前記下地材１２は各枠と略同一長さの長尺であるが，短尺の下地材１２を各枠の長手方向に間隔を置いて複数取付けても良い。前記下地材１２の室内側部材１３が枠本体７のスリット状の穴１１よりも室内寄りの室内側部にビス１６で取付けられる。前記下地材１２の室外側部材１４が枠本体７のスリット状の穴１１よりも室外寄りの室外側部にビス１７で取付けられる。これによって，各枠本体７（つまり，上枠４，下枠５，縦枠６）を補強すると共に，その室内側部と室外側部に下地材１２を通して熱が伝わらないようにする。（【００２４】）この後に新設の引き違い窓の断熱枠体２０を取付ける。前記新設の断熱枠体２０は上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を枠組みしたもので，その各枠は，金属，例えばアルミ押出形材の室内側部材２４と金属，例えばアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結した断熱形材である。前記各室内側部材２４を下地材１２の室内側部材１３に，木，樹脂等の断熱材のスペーサ２７を介してビス２８で連結する。なお，下枠２２の室内側部材２４は下地材１２の室内側部材１３に直接ビス止めする。各室外側部材２５を下地材１２の室外側部材１４に当接し，新設の断熱枠体２０を既存の金属枠体３の上に下地材１２を介してかぶせるようにして取付ける。前記上枠２１，縦枠２３における室外側部材２５と下地材１２の室外側部材１４との当接部を水密材２９で水密し，その当接部から雨水等が浸入しないようにする。（【００２５】）このようにすることで，室外の冷気は既存の金属枠体３の室内側部に伝わり難いから，室外の冷気が既存の金属枠体３を通って断熱枠体２０の室内側部（室内側部材２４）に伝わり難い。しかも，室外の冷気は各枠の室外側部材２５と下地材１２の室外側部材１４に伝わるが，これら室外側部材２５，１４に伝わった室外の冷気は下地材１２の室内側部材１３，既存の金属枠体３の室外側部に伝わり難い。よって，断熱枠体２０の室内側部（室内側部材２４）に室外の冷気がより一層伝わり難い。
（【００２６】）


また，新設の断熱枠体２０が下地材１２を介して既存の金属枠体３に強固に取付けられる。前記スリット状の穴１１と下地材１２の断熱材１５と新設の断熱枠体２０の各枠の断熱材２６は室内外方向に略同一位置である。これにより，輻射熱等で室内外部材と室外側部材とに熱が伝わり難い。（【００２７】）
前記残存した既存の金属枠体３の残存した部分の室内側部と新設の断熱枠体２０の各枠の室内側部材２４とに亘って内部額縁３０をそれぞれ取付けて室内側部の見栄えを良くする。この内部額縁３０は表面（室内に露出する面）に熱が伝わり難く，断熱性を有するものである。例えば，アルミ押出形材の内部額縁３０の表面に樹脂カバー３１を嵌め込んで取付ける。アルミ押出形材の内部額縁３０の裏面にウレタン等の断熱樹脂を吹きつけ，又は裏面に成形した断熱材を設ける。木材，合成木で内部額縁３０を作製する。（【００２８】）
前述のスリット状の穴１１を枠本体７の室内外側方向中間部に長手方向に連続して形成（つまり，切断）することで，その室内側部と室外側部に熱が伝わらないようにしても良い。すなわち，既存の金属枠体３の室内外側方向中間部に熱が伝わらない部分を加工すれば良い。（【００２９】）
前記新設の断熱枠体２０は，アルミ押出形材の室外側部材の室内側部に樹脂の室内側部材を連結した複合枠材を枠組みしたものでも良い。例えば，図５と図６に示すように，上枠２１，下枠２２，縦枠２３をアルミ押出形材の室外側部材４０の室内側部に樹脂の室内側部材４１を連結したアルミと樹脂の複合枠材とする。前記室外側部材４０は，アルミ押出形材の室外側部４０ａと室内側部４０ｂを断熱材４０ｃで連結した断熱形材であるが，アルミ押出形材の一体形状でも良い。この場合の改修方法は前述の改修方法と同様である。（【００３０】）前記断熱枠体２０の室内側部（上枠２１，下枠２２，縦枠２３の室内側部材２４）を，下地材１２の室内側部材１３ではなく，残存した既設の金属枠体３における穴１１よりも室内寄りの室内側部にビス等で固着しても良い。（【００３２】）
イ甲２文献記載の発明
(ｱ)以上より，本件発明と対比すべき甲２文献記載の発明として，以下の発明が認められる。


ａ開き窓等の枠体に障子戸等を開閉自在に装着した建具が老朽化し，不具合が発生した際に，既存の建具を新設の建具に改修する方法として，例えば，既存の建具の枠体を建物躯体の開口部に残存させ，この残存した既存枠体の上に新設の建具の枠体をかぶせて取り付け，その新設枠体に障子戸等を装着して新設の建具に改修するかぶせ工法と呼ばれる改修方法が提案されている（【０００２】，【０００３】）。集合住宅に多く取り付けてある金属建具は，室内と室外とに金属枠体を通して熱が伝わり易いため冷暖房効率が悪く，また，室外の冷気が金属枠体の室内側部に伝わり結露が生じる（【０００４】）。そこで，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難い断熱枠体，例えば，アルミ押出形材の室内側部材と室外側部材を断熱材で連結した断熱形材を枠組みした断熱枠体を用いた断熱建具が提案されている（【０００５】）。しかし，従来のかぶせ工法により既存の金属建具を新設の断熱建具に改修する場合，建物躯体の開口部に残存した既設の金属枠体を通して室外の冷気が新設の断熱枠体の室内側部に伝わり結露が生じるために断熱建具の利点が損なわれる（【０００７】）。ｂそこで，室外の冷気が残存した既存の金属枠体を通して新設の断熱枠体の室内側部に伝わり難くし，新設の断熱枠体の室内側部に結露が生じないようにするために（【０００８】），建物躯体の開口部に残存させた既存の金属建具の金属枠体を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くし，新設の断熱建具の断熱枠体を前記建物躯体の開口部に取り付ける構成とした（【請求項１】，【０００９】）。また，残存した既設の金属枠体を熱が伝わり難くするために，その室内外側方向中間部に，穴を長手方向に間隔を置いて複数形成し，又は長手方向全長に連続して形成し（【請求項２】，【００１０】），前記既存の金属枠体の穴よりも室内寄りの室内側部と穴よりも室外寄りの室外側部とに，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難い下地材の室内側部と室外側部をそれぞれ連結して，既存の金属枠体を下地材で補強し（【請求項４】，【００１２】，【００１７】），前記新設の断熱枠体の室内側部を前記下地材の室内側部に固着することで，既存の金属枠体の室内側部に伝わった室外の冷気が新設の断熱枠体の室内側部に直接的に伝わることがなく，また，断熱枠体を強固に取り付けできるようにした（【請求項５】，【００１３】，【００１８】）。ｃその実施の形態は，以下のとおりである。建物躯体１の開口部２に金属引き違い窓等の金属建具が金属枠体３に装着されて取り付けられ，金属枠体３は，上枠４，下枠５，左右の縦枠６が室内外側方向に連続するように形成された枠本体７と，この枠本体７の内面７ａに一体的に設けた複数の内向突片８を有するアルミ押出形材である（【００１９】）。この既存の金属引き違い窓を新設の断熱引き違い窓に改修する際，金属枠体３を残存させ，前記残存した既存の金属枠体３における上枠４，下枠５，縦枠６の各内向突片８の図１，図２に斜線で示す部分を切断して除去し，前記上枠４，下枠５，縦枠６を，室内側部と室外側部とに熱が伝わり難くするために，例えば，各枠の枠本体７における室内外側方向中間で長手方向に間隔を置いた複数部分にスリット状の穴１１をそれぞれ加工する（【００２０】～【００２２】）。各枠の枠本体７に下地材１２をそれぞれ取り付け，穴１１を形成した各枠を補強するが，この下地材１２は，金属，例えばアルミ押出形材の室内側部材１３とアルミ押出形材の室外側部材１４を断熱材１５で連結した断熱形材など，室内側部と室外側部に熱が伝わり難いものであり，各枠と略同一長さの長尺であるか，短尺のものを各枠の長手方向に間隔を置いて複数取り付けたものである。下地材１２の室内側部材１３を枠本体７のスリット状の穴１１よりも室内寄りの室内側部にビス１６で取り付け，下地材１２の室外側部材１４を枠本体７のスリット状の穴１１よりも室外寄りの室外側部にビス１７で取り付けることにより，各枠本体７（上枠４，下枠５，縦枠６）を補強すると共に，その室内側部と室外側部に下地材１２を通して熱が伝わらないようにする（【００２４】）。この後に新設の引き違い窓の断熱枠体２０を取り付けるが，新設の断熱枠体２０は，上枠２１，下枠２２，左右の縦枠２３を枠組みしたもので，各枠は，金属，例えばアルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結した断熱形材である。下枠２２の室内側部材２４は下地材１２の室内側部材１３に直接ビス止めし，各室外側部材２５は下地材１２の室外側部材１４に当接し，新設の断熱枠体２０を既存の金属枠体３の上に下地材１２を介してかぶせるようにして取り付ける（【００２５】）。
ｄなお，スリット状の穴１１は，枠本体７の室内外側方向中間部に長手方向に切断することで，室内側部と室外側部に熱が伝わらないようにしてもよく（【００２９】），新設の断熱枠体２０は，アルミ押出形材の室外側部材の室内側部に樹脂の室内側部材を連結した複合枠材を枠組みしたものでもよい（【００３０】）。また，断熱枠体２０の室内側部（上枠２１，下枠２２，縦枠２３の室内側部材２４）は，下地材１２の室内側部材１３ではなく，残存した既設の金属枠体３における穴１１よりも室内寄りの室内側部にビス等で固着しても   よい（【００３２】）。
ｅ以上を踏まえると，甲２文献記載の発明として，同文献には，甲２発明１及び２が記載されているものと認められる。すなわち，この点に関する本件審決の認定に誤りはない。
(ｲ)原告の主張について
ａ原告は，本件審決による甲２文献記載の発明の認定は，同文献の特許請求の範囲の請求項に係る発明に限定して認定したものであり，本件発明の進歩性を判断するための発明の認定として妥当でなく，甲２真発明１及び２が認定されるべきである旨主張する。


しかし，甲２文献記載の発明は，上記(ｱ)ａのとおり，残存した既存の金属枠体を通して室外の冷気が新設の断熱枠体の室内側部に伝わり結露が生じることを解決すべき課題とし，同ｂ～ｄの構成を採用したものである。他方，甲２真発明１及び２は，当該課題の解決を目的とするものではなく，既存の金属建具を断熱建具に改修するものではない。そうである以上，甲２文献に甲２真発明１及び２が開示されていると見ることはできない。
ｂまた，原告は，改修用サッシの技術分野では改修用サッシを安定的，効率的に取り付けるための様々な取付け補助部材を備える改修用建具の公知技術が存在することに鑑みると，甲２文献には，「室外側から室内側に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えている新設の枠体を支持する取付け補助部材であって，室内側が下枠５の枠本体７の内面７ａの最も室内側部にビス１７で取り付けられ，下地材１２の室内側で新窓枠の下枠の室内側を支持する取付け補助部材」を備える改修建具に関する技術思想を認めることができるなどと指摘する。
しかし，甲２真発明１及び２は上記技術思想とは内容が異なることから，仮に甲２文献に上記技術思想を認めることができたとしても，甲２真発明１及び２が記載されていることにはならない。ｃさらに，原告は，新窓枠はアルミ押出形材の室内側部材２４とアルミ押出形材の室外側部材２５を断熱材２６で連結した断熱形材である必要がなく，下地材１２も，アルミ押出形材の室内側部材１３とアルミ押出形材の室外側部材１４を断熱材１５で連結した断熱形材である必要がない，枠本体７における室内外側方向中間で長手方向に間隔を置いた複数部分にスリット状の穴１１を加工する必要もない，とも指摘する。
しかし，甲２文献記載の発明においては，これを構成する新設の枠体，下地材，既設の枠体が，それぞれ上記(ｱ)ｂ～ｄ記載の機能を果たすことにより，同ａ記載の課題を解決することとされているのであるから，上記の新設の枠体，下地材，既設の枠体の構成は，甲２文献記載の発明において必須というべきものである。したがって，これらの構成をそれぞれ捨象したものを組み合わせた甲２真発明１及び２が甲２文献に記載されているということはできない。
ｄその他原告が縷々主張する点を踏まえても，この点に関する原告の主張は採用し得ない。
ウ以上より，取消事由１は理由がない。
(2)取消事由２について
取消事由２は，取消事由１につき原告の主張に理由があることを前提とするものであるところ，上記のとおり，取消事由１は理由がない以上，取消事由２も理由がない。
前記(1)のとおり，甲２文献記載の発明として甲２発明１及び２が認められることを踏まえると，本件発明と甲２発明１及び２との一致点及び相違点は，本件審決の認定のとおりに認められるといってよい。５取消事由３（無効理由１の判断における本件発明と甲２発明１及び２との相違点についての判断の誤り）について
(1)取消事由３－１（本件発明１～３と甲２発明１との相違点１についての判断の誤り）について
ア甲３技術に係る本件審決の認定については，当事者間に争いがなく，甲３文献の記載によれば本件審決の認定のとおり認められる。なお，甲３文献には，以下の図２が認められる（以下次頁）。イ前記４(1)イのとおり，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は，下枠５を補強すると共に室内側部と室外側部に熱が伝わり難くする機能を有し，また，下枠２２の下地材１２の室外側部材１４は，既存の金属枠体３に新設の断熱枠体２０を取り付けるにあたり，下枠２２の室外側部材２５が当接することで，新設の断熱枠体２０を既存の金属枠体３の上に下地材１２を介してかぶせるようにして取り付けできるように機能するものである。しかるに，甲３技術において改装サッシ下枠２の上板部２１の室内側端部の裏面に備えられている「逆Ｌ字状の支持部材」（上記図２の「２４」）は，その構造から明らかに上記機能を果たし得るものではない。そうである以上，甲２発明１にそのような機能を有しない甲３技術の「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する動機付けはない。そうすると，甲２発明１に甲３技術を適用し，相違点１に係る本件発明１～３の構成とすること（下枠２２の下地材１２を下枠５の室内寄りに設けること）は，当業者が容易になし得たとすることはできない。この点に関する本件審決の判断に誤りはない。
ウ原告の主張について
(ｱ)この点，原告は，相違点１に係る本件発明１の構成とするには，甲２発明１の下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けることが容易であればよく，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」に代えて「逆Ｌ字状の支持部材」を適用する必要はないなどと指摘するけれども，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」は上記機能を有するものである一方，下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けると上記機能を果たすことができないから，下地材１２を既設下枠の室内寄りに設けることは容易であるとはいえず，この点に関する原告の指摘は当たらない。(ｲ)また，原告は，改修用下枠の室外寄りを既設下枠で支持する手法として，金具等の取付け補助部材を介して支持すること，直接既設下枠で支持すること，スペーサを介して支持することはいずれも周知技術であるところ，甲２発明１において，新設の断熱枠体２０を下地材１２を介さずに既設下枠に支持したとしても，既設下枠はスリット状の穴１１が形成されて断熱処理が施されているので，甲２発明１の作用効果の達成が妨げられるものではないなどと指摘するけれども，甲２発明１の「下枠２２の下地材１２」が持つ上記機能を有しない上記周知技術を同発明に適用する動機付けがないから，この点に関する原告の指摘は当たらない。
(ｳ)そうすると，この点に関する原告の主張は採用し得ない。エ以上より，取消事由３－１は理由がない。
(2)取消事由３－２（本件発明１～３と甲２発明１との相違点２についての判断の誤り）について