次に，不正競争に基づく損害賠償請求については，不正競争が不法行為としての性質を有するものであるから，法の適用に関する通則法１７条が適用されるものと解されるところ，控訴人の営業秘密の不正使用及び不正開示が日本国内で行われ，それによって控訴人の営業上の利益が侵害され，又は侵害されるおそれがあることに基づくものであるから，同条の「加害行為の結果が発生した地」は，日本であると認められ，日本法が準拠法となるものと認められる。同様に，一般不法行為に基づく損害賠償請求については，同条が適用され，同条の「加害行為の結果が発生した地」は，日本であると認められるから，日本法が準拠法となるものと認められる。
したがって，本件各損害賠償請求の準拠法は，いずれも日本法である。２争点(1)（被控訴人による平成２５年実証事業の受注等についての本件パートナーシップ契約の本件排他的義務条項違反の有無）について
(1)認定事実
次のとおり訂正するほか，原判決７１頁末行から８８頁６行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決７２頁３行目の「(ア)」の次に以下のとおり加える。「平成２３年３月１１日，東北地方太平洋沖地震が発生した。同地震で発生した津波により，東京電力が設置運営する福島第一原発の原子炉６基のうち，１～４号機のタービン建屋等の地下階は海水に浸水された。また，福島第一原発では，全電源を喪失し，炉心燃料を冷却することができなくなったため，原子炉に海水等を注入して炉心燃料を冷却するという措置が執られたが，冷却に使用された海水等が，原子炉及び原子炉格納容器の損傷によりタービン建屋に流出したため，タービン建屋に滞留する水には高濃度の放射性核種が含まれることとなり，さらに，タービン建屋，原子炉建屋等の損傷及び建屋周辺に設けられたサブドレンピット・ポンプの損傷により，継続的に雨水や地下水がタービン建屋等に流入する事態が生じた影響により，１～４号機の原子炉建屋等には高濃度の放射能汚染水が，５号機及び６号機の原子炉建屋等には，低濃度の放射能汚染水が滞留することとなった。」
イ原判決７２頁１０行目から１１行目にかけての「である既存設備」を「で構成される「既存設備」」と改め，同頁１５行目の「処理水を」の次に「浄化して」を加える。
ウ原判決７３頁１３行目の「(ウ)」を「(イ)」と，同頁１６行目の「(エ)」を「(ウ)」と，同頁２２行目の「(オ)」を「(エ)」と，同行目の「既存設備から発生して保管されている」を「既存設備による処理後に保管されている」と改める。
エ原判決７４頁２行目の「被告は，」の次に「同月３０日，」を加え，同頁５行目から１５行目までを削る。
オ原判決７４頁１６行目の「(カ)」を「(オ)」と，同頁２１行目の「(キ)」を「(カ)」と改める。
カ原判決７４頁末行から７５頁１行目までを次のとおり改める。「(キ)日本ピュロライトと被控訴人は，平成２３年１０月５日付けで本件秘密保持契約（甲６の１，甲６の２）を締結した（前記前提となる事実(8)）。」
キ原判決７５頁９行目の「エ    本件パートナーシップ契約締結に関する経緯等」を「エ本件パートナーシップ契約の締結に至る経緯等」と，同頁２３行目の「浄化」を「浄化設備」と改める。
ク原判決７６頁８行目の「標記」を「表記」と改める。ケ原判決７６頁１１行目から１４行目までを次のとおり改める。「(オ)被控訴人は，平成２３年１２月６日，控訴人からの依頼を受け，東京電力が作成した平成２３年プロジェクト仕様書案の改訂第１版（H23.11.10rev.1）を日本ピュロライトに電子メールで送付した。これは，被控訴人が東京電力から正式な仕様書(同月１９日付け平成２３年プロジェクト仕様書。甲７)の提示を受けるのに先がけて入手していたものであった。（甲９１）」
コ原判決７６頁１８行目及び７７頁６行目の各「（別紙Ｄで定義する）」をいずれも「（別紙Ｄ（原文・ExhibitD）で定義する）」と改める。サ原判決７７頁９行目の「プロジェクト範囲の定義」を「Exhibit   D：プロジェクト範囲の定義」と，同頁２１行目の「後記オ」を「後記カ」と改める。
シ原判決７７頁２３行目から７９頁１１行目までを次のとおり改める。
「オ本件パートナーシップ契約の締結等
(ア)控訴人と被控訴人は，平成２３年１２月９日，控訴人代表者を交えて契約書の内容についての交渉を行い，その翌日の同月１０日，丸紅を証人として，本件パートナーシップ契約書をもって，本件パートナーシップ契約を締結した（前記前提となる事実(10)。甲２２９の１，２）。
本件パートナーシップ契約書（原文甲４の１・訳文甲４の２）には，次のような条項の記載がある（同契約書中，「Ｐｕｒｏｌｉｔｅ」は控訴人を，「ＨＧＮＥ」は被控訴人を指し，また，冒頭の「定義」を定める条項が「本件定義条項」，１条最終文の「条件」を定める条項が「本件停止条件条項」，２条１文から４文までの「本契約における独占的関係」に関する条項が「本件排他的義務条項」である。）。
「定義：
本プロジェクト：（別紙Ａ（原文・ExhibitA）で定義される）放射性物質によって汚染された水を，海洋への放出システムのために適用されるＮＤレベルまで汚染を処理すること及びそのサポー
トサービス
PuroliteCoreTechnology：イオン交換及び・又は吸着媒体によって，（別紙Ｂ（原文・ExhibitB）で定義される）列挙された対象放射性物質であってそれぞれ列挙された濃度を有するものを，別紙Ｄ（原文・ExhibitD）に記載されているテスト方法により，Ｎ
Ｄレベルまで除去するもの
流入水質：HGNEを通じてTEPCO   から入手するとおりの福島第一原発における流入水の水質（別紙Ｃ（原文・ExhibitC）参照）検出不能レベルに達したことの確認を行うテスト方法（別紙Ｄ（原文・ExhibitD）参照）
SupportService：Puroliteは，Purolite   CoreTechnologyの利用，保管，取扱いに関するマニュアルを提供する。また，Puroliteは，その従業員を現地に配置し，出口水を観測しPuroliteCoreTechnologyに修正を加える必要があればその旨の勧告を行う。発注書：発注書に関しては別紙Ｆ（原文・ExhibitF）で定義される。
第１条


本契約の期間中，下記に定めるプロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）に関して，Puroliteは，福島第一原子力発電所における，汚染水の浄化作業に関して，HGNEに対して，PuroliteCoreTechnology及びSupport   Serviceを独占的に提供し，HGNEは，福島第一   原子力   発電所にお   ける，   汚染水の浄   化作業   に関して   ，PuroliteからPurolite   CoreTechnology及び   SupportServiceを排他的   に購入   するこ   とを合   意し，   確認す   る。Purolite    CoreTechnologyによる浄化作業の対象となる廃水及び汚染物質は別紙Ｈ（原文・ExhibitH）に定めるとおりである。PuroliteCoreTechnologyは，福島の試験地においてHGNE   と共同で行う試験の完了時にPuroliteが決定するものとする。
両当事者は，(i)Puroliteが   HGNEと共同で行う当初の水質試験後に流入水パラメータに変化があった場合，及び／又は，(ii)別紙Ｄ（原文・ExhibitD）の記載から変化が生じた場合には，Puroliteが選定するPuroliteCore   Technologyの吸着剤又はその配合比が，別紙Ｆ（原文・ExhibitF）に記載する価格決定計算式にしたがって変更されることに合意する。流入水質の変化を把握した際には，HGNEはPurolite   に直ちにその旨を通知し，Puroliteは新しい水質に対応すべくPuroliteCore   Technologyに変更を加える。本契約は,HGNE又はその継承者若しくは譲受人が東京電力株式会社（主たる営業所の所在地：（省略））（以下「TEPCO」という。）若しくはTEPCOが設立する特定目的事業体又は日本政府から本プロジェクト（上記に定義する。）を受注することを条件とする。
第２条（独占的関係）
両当事者は，以下に記載する，本契約における独占的関係を遵守する。本プロジェクトに関して,Puroliteは，HGNE   以外の者にPuroliteCoreTechnology   又はこれに類似若しくは相当する製品又は対策を，販売し，かつ，納入してはならず，HGNEは，Purolite以外の如何なる第三者からもPuroliteCore   Technologyに類似又は相当する製品又は対策を，購入せず，かつ受け入れてはならない。疑義を避けるために付言すると，本契約における独占的関係は，本プロジェクトにおけるPuroliteCore   Technologyの売買のみに関して適用され，両当事者で別途書面により合意しない限り，本契約の期間中にいずれかの当事者が行うその他の取引に適用されるものではない。さらに，本プロジェクトの存続期間中において，HGNE及び／又はその関係会社がPuroliteの相手方であり，かつ，PuroliteCoreTechnology   が第８条に定める保証内容に沿ったものである限り，Puroliteの明確な書面による同意（その取締役会で承認されたものに限る。）なく，いかなる技術もPuroliteCoreTechnologyに代わって使用されてはならない。Purolite   CoreTechnologyがPurolite   による保証内容を満たしていない場合には，Puroliteは４５日以内にかかる保証義務の違反を正す。
第３条（諸条件）
１．本契約を条件として，HGNEは，TEPCOからの受注を受けた際，Puroliteに対してPurolite   CoreTechnologyの発注書を発行する。
２．Puroliteは，TEPCOによる条件に沿った内容の発注書を受領後，７２時間以内に確認書を発行する。
３．Puroliteは，HGNEに対して，別紙Ｅ（原文・Exhibit   E）に，１０年分のコアテクノロジーに関する年間運転費用の見積りを固定価格ベースで，また，解約時の請求金額として当該１０年分の固定価格ベースでの費用のうちまだ未請求分の２０％に相当する額を提示する。運転費用については，１０年間にわたり各年度について四半期毎に請求が行われるが，１年目には請求日から４５日以内に２５％の保証金を前払いするものとし，その後の残高については四半期ごとに請求を行い，当該請求日から４５日以内にこれを支払うものとする。
４．固定価格ベースでの年間運転費用については，HGNEから入手するとおりの，PuroliteCoreTechnology   で一年間に行う除染作業の対象となる汚染水に含まれる汚染物質，その流速及び水量に応じた特定の流水パラメータ群に基づいて算出される。当該既定の流水及び運転パラメータに変化が生じた場合には，HGNEが支払義務を負うPuroliteCore   Technologyの運転費用に影響を及ぼす。費用の変動については（別紙Ｆ（原文・ExhibitF））記載の数式を用いて算出する。
第４条（製品の引渡し）
Puroliteは，共同体に対し，指定された日付までにPurolite   CoreTechnologyを提供する。かかる製品の納入に関連して発生する費用はPuroliteが負担する。Purolite   は，本プロジェクトが存続する全期間中にわたって検出不能要件を満たすべくPuroliteCoreTechnologyを維持しこれを供給する責任を負う。疑義を避けるために付言すると，Puroliteは，いずれの設備，制御装置，ソフトウェア又はその他の技術的ハードウェアについて，その運転，設置又は保守について何らの責任も負わない。汚染物質を別紙Ｂ（原文・ExhibitB）に規定するレベルまで除去するための適切な前処理設備の設置及びその保守についてはHGNEの責任とする。（以下略）
第５条（検収）
HGNEは，処理水が別紙Ｂ（原文・ExhibitB   ）に定義するとおりの検出不能レベルを達成している限りPuroliteCore   Technologyの受入れを承認したものとみなす。
（中略）
第７条（支払方法）
１．第３．２条に定めるとおりにHGNEに対する   TEPCOの発注の確認が行われた際には，Puroliteは，HGNEに対し，Purolite   CoreTechnologyの初年度の総運転費用の２５％について，４５日以内を支払期日とする請求書を発行する。初年度の運転費用の残りの７５％については，四半期ごとに請求を行い，請求書の日付から４５日以内を支払期日とする。
（中略）
２．支払は米ドルで支払う。
３．HGNEが支払期日までに支払金額を全額支払わない場合には，未払部分について，支払期日から全額支払が完了するまでの間，年７％の利息が生じるものとする。
第８条（保証及び救済方法）
１．Puroliteは，本契約に基づいて提供されるPurolite   CoreTechnologyについて，第５条に定める検収日現在において，別紙Ｂ（原文・ExhibitB）に定める除染仕様を達成する目的に適したものであることを保証する。Puroliteは，本条項において上記に定めるものを除き，自社製品に関して何らの保証も行わない。
２．PuroliteCoreTechnology   が，本条に定めるPuroliteの保証事項を満たしていない場合には，Puroliteは６０日以内にかかる保証違反を正す。（以下略）
第９条（不正使用及び交換の禁止）


HGNEは，Puroliteの事前の書面による同意なくして，いかなる場合（PuroliteCoreTechnology   の前処理を行う場合を含むがこれに限らない）であっても，PuroliteCoreTechnology   について，全体的にも部分的にも，その複製，改変又は変更を行わないものとする。HGNEは，PuroliteCore   Technologyを，本プロジェクトの目的にのみ使用するものとし，それ以外の如何なる目的のためにもこれを使用しない。HGNEが本条に違反した場合には，不正使用されたPuroliteCoreTechnology   について，第８条に定めるPuroliteの保証は適用されないものとする。さらに，Puroliteによる保証事項に違反がありかかる保証の違反が６０営業日以内に是正されなかった場合を除き，福島第一原発においてPuroliteCore   Technologyの構成要素に代わるものとしてその他の如何なる物質も使用してはならない。
（中略）
第１２条（通知義務）
いずれの当事者も，下記のいずれかが発生したこと又は発生することが差し迫っっていることを把握した場合には直ちに他方当事者にその旨通知する。
ａ）所在地，代表者，又は商号の変更
（以下略）
第１３条（知的財産権）
両当事者は，特許権，商標権，著作権，又は独占所有権を取得しているPurolite/HGNE   の情報又は技術について，本契約によりその実施権が付与されるものではないことを確認する。
（中略）
第１５条（契約期間及び終了）
１．本契約は，以下のとおりに両当事者がこれを締結した日付をもって効力を発するものとし，本プロジェクトが完了するまでその効力を維持するものとする。疑義を避けるために付言すると，HGNE又はPurolite   が本件プロジェクトにかかる事業を第三者に譲渡した場合には，当該当事者は，かかる第三者に本契約に基づく当該当事者の権利及び義務を承継させる義務を負うものとし，各当事者は本プロジェクトから撤退したとはみなされないものとする。
（以下略）
第１６条（秘密保持）
秘密保持に関して，両当事者は，別紙Ｇに定める諸条件に合意する。
（中略）
第１９条（可分性及び見出し）
本契約及び個別契約の各条項は，あらゆる適用法に従って可能な最大限の範囲において有効であると解釈される。本契約のいずれかの定め又は条件が無効又は違法であると判明した場合には，かかる無効性又は違法性は，本契約のその他の定め又は条件に何らの影響も与えず，これを損なわずかつ失効させず，当該無効又は違法な定め又は条件は本契約から削除されたものと解釈される。本契約に定める見出しは，当事者らの便宜のために付されたものであり，その定めの意味を決定するものとはみなされない。
（中略）
第２１条（裁判管轄）
両当事者は，本契約又は個別契約に関連して何らかの紛争が生じた場合，東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。本契約は日本法に準拠しこれに従って解釈されるものとする。（以下略）
第２２条（排他的義務に違反した場合の損害賠償金）
HGNE又はPurolite   が第２条に定める排他的義務に違反した場合，他方当事者に対する損害賠償金を以下のとおりに算出し，HGNE又はPuroliteは，違反発生後６０日以内に当該損害賠償金額を支払うものとする。
HGNE又はPurolite   の場合：HGNEは，PuroliteCore   Technologyについて，当該特定のPuroliteCore   Technologyの研究開発のためにPuroliteが莫大な投資額を投じたこと及び   PuroliteCoreTechnologyの生産に必要な資本投資がされたことを確認する。Puroliteは，PuroliteCore   Technologyをサポートするための設備のために及び当該システムを製造するための技術のためにHGNEが莫大な投資を行ったことを確認する。上記を踏まえて，HGNE又はPuroliteのいずれかが排他的義務に違反した場合には，違反した当事者は，他方当事者に対して，別紙Ｆ（原文・ExhibitF）に規定するPuroliteCore   Technologyの価格のその時点での残額を支払う。」
(イ)本件パートナーシップ契約書には，本文の末尾に別紙Ａ（「ExhibitA」）から別紙Ｊ（「ExhibitJ」）までの標題（別紙Ａは「本プロジェクトの範囲の定義」，別紙Ｂは「除去すべき放射能物質のリスト及びPuroliteCoreTechnology   により検出不能レベルを確認する放射能のリスト」，別紙Ｃは「流入水の条件」，別紙Ｄは「検出不能を確認するテスト方法」，別紙Ｅは「発注書のサンプル」，別紙Ｆは「費用計算式」，別紙Ｇは「守秘義務契約」，別紙Ｈは「除染すべき汚染水及び汚染物質」，別紙Ｉは「テストの結果及びPuroliteが決定する製品の仕様」，別紙Ｊは「福島における除染活動に関する状況の情報」）が記載されていたが，別紙自体は，いずれも添付されていなかった。これらの別紙は，平成２３年プロジェクト仕様書の確定版の内容を確認した後に添付される予定であった。（前記前提となる事実(10)イ，甲４の１，２）。(ウ)本件パートナーシップ契約の締結に至るまでの交渉過程において，控訴人が被控訴人に対し，本件パートナーシップ契約の対象となる「本プロジェクト」が，平成２３年プロジェクトに限られず，他のプロジェクトも含む旨を明示したことはなかったし，平成２３年プロジェクトを失注した場合にその後，別のプロジェクトの受注に向けて控訴人と被控訴人が共同して行動する旨を明らかにしたこともなかった。(エ)なお，平成２３年９月から本件パートナーシップ契約締結までの間，東京電力の今後の在り方に関し，次のような報道がされていた。同月１６日の業界誌「電気新聞」（甲２６９）は，全国銀行協会のβ会長（三菱東京ＵＦＪ銀行頭取）が，同月１５日の定例会見で，東京電力の経営問題でγ経済産業相が金融機関による債権放棄の必要性に言及したことについて，「債権放棄に応じる考えは全くない」とあらためて強調し，また，銀行や株主が一定の負担を負うという考え方については，「重要な公益インフラを担う（東電のような）企業にはできるだけ協力するという姿勢に変わりはない。実際，３月の緊急融資実施などをはじめ，東電の経営維持に関する協力については金融機関のスタンスは一致している。ただ債権放棄というのは，軽々に応じられるようなものではない。」と述べたなどと報じた。
同年１１月２４日の「電気新聞」（甲２７０）は，同月４日，東京電力と原子力損害賠償支援機構が共同で策定した「緊急特別事業計画」が認定された，「緊急特別事業計画」は，今年度末までにまとめられる「総合特別事業計画」の策定までの，ある意味暫定的な計画となる，（東京電力の）当面の賠償資金の手当て不足という懸念は解消した格好だ，しかし来年度以降の経営をどう舵取りしていくかについては，「総合特別事業計画」策定作業の中で決まっていくことになる，「緊急特別事業計画は，東京電力を存続させるメッセージと読むことも，そうではないと読むこともできる印象だ，法的整理を含め，カードは政治が握っている」などと報じた（甲２７０）。


同年１２月５日の「電気新聞」（甲２７１）には，「福島第一事故に伴う賠償費用は東電の経営に重くのしかかった」，「債務超過に陥る可能性も現実味を帯びた，国は賠償を円滑に進めるため，原子力損害賠償支援機構法を制定（８月３日成立，１０日施行），１１月４日には国から東電に約９千億円が交付されることが決まり，賠償費用の手当てについてはひとまずめどが立った格好だ」などと報じた。
東京電力は，同月８日，同日付けの毎日新聞（甲２７２）において「東電実質国有化－資本注入１兆円    来夏にも政府，改革を主導－」との報道がなされたことについて，「決まった事実はありません，当社といたしましては，まずは，徹底した経営合理化による費用削減や資金確保に取り組んでまいります」とのコメントを発表した。」ス原判決７９頁１２行目の「オ」を「カ」と改める。セ原判決７９頁１３行目の「東京電力は，」から１５行目の「行うこととした。」までを次のとおり改める。
「(ア)東京電力は，平成２３年１２月２１日付けで，平成２３年多核種除去設備の設置に関する事業である平成２３年プロジェクトの発注先を検討するために事前価格調査を実施するので，購入追加仕様書（事前価格調査用）に基づいた事前見積書及び見積仕様書の提示を求める旨を記載した調査要領を発行した。」
ソ原判決７９頁２０行目の「平成２３年プロジェクト仕様書」の次に「（甲７）」を加え，同頁２１行目の「そこでは，」から８０頁１行目までを次のとおり改める。
「そこでは，購入を予定する「多核種除去設備」は，①処理対象水移送設備一式，②処理対象水一時貯蔵設備１基，③多核種除去塔及び付属設備一式，④放射性廃棄物安定貯蔵化設備（必要に応じて遮蔽体を含む）一式，⑤多核種除去塔の設置ハウス一式（ただし，ハウスの基礎，堰は除く。）から構成されるものとされていた（２頁）。
また，平成２３年プロジェクト仕様書には，「多核種除去設備」の機能に関する要求事項として，次のような記載がある（５頁）。」タ原判決８１頁８行目の「平成２３年プロジェクト仕様書」から１１行目の「求められていた。」までを次のとおり改める。
「平成２３年プロジェクト仕様書では，多核種除去設備の「設計上考慮すべき事項」として，「ｉ．設備の運転継続期間を設備設置後１５年とし，これが合理的に達成可能な設計とすること。」が求められ（７頁），「ｄ．…処理容量（通水容量）は，１日当たり５００㎥以上とすること」（５頁）などが求められていた。」
チ原判決８１頁１９行目の「検出限界値以下とある」を「検出限界値以下となる」と改める。
ツ原判決８２頁６行目の「測定核種」を「測定対象核種」と，同頁１５行目の「カ」を「キ」と，同頁１８行目の「キ」を「ク」と改める。テ原判決８２頁１９行目から２０行目にかけての「プレゼンテーション」の次に「（甲８の１，２）」を加え，同頁２２行目の「被告による」から２４行目から２５行目にかけての「説明された。」までを次のとおり改める。
「被控訴人によるプレゼンテーションは，「ＲＩＮＸＧＴ（Global   Team）による多核種除去設備のご提案」と題するもの（甲８の１）であり，そこでは，ＲＩＮＸの具体的な構成，特長と利点，これまでの実液試験の結果などが説明された。」
ト原判決８３頁１９行目の「ク」を「ケ」と改める。ナ原判決８４頁１６行目の「平成２３年プロジェクト仕様書」の次に「（甲７）」を加える。
ニ原判決８５頁１５行目から１６行目にかけての「事前価格調査文書であり，平成２３年プロジェクト仕様書を添付したものを指すと認められる。」を「事前価格調査文書である。」と，同頁１７行目の「秘密保持契約である。」を「秘密保持契約の契約条項である。」と，同頁２２行目の「ケ」を「コ」と，同頁２３行目の「東芝が平成２３年プロジェクトを受注し，」を「東芝が東京電力から平成２３年プロジェクトを受注し，」，同頁末行の「コ」を「サ」と改める。
ヌ原判決８６頁６行目の「東京電力」を「ＴＥＰＣＯ（東京電力）」と改める。
ネ原判決８７頁２１行目の「前記ク」を「前記ケ」と改める。ノ原判決８７頁２４行目の「原告被告間において，」から２５行目までを「控訴人と被控訴人との間において，それら別紙の取扱いが協議されたことはなかった。」と改める。
ハ原判決８７頁末行から８８頁３行目までを次のとおり改める。「(ク)経済産業省は，平成２５年９月１１日，本件処理対象水について多核種除去設備の実証実験である平成２５年実証事業の補助事業者の公募をした（甲１４）。
経済産業省は，平成２５年１０月１０日，平成２５年実証事業について，東京電力，東芝及び被控訴人を補助事業者に決定し（甲１５），被控訴人は，その後，平成２５年実証事業に取り組み，高性能ＡＬＰＳの実機を設置するなどした（前記前提となる事実(16)ウ及びエ）。」ヒ原判決８８頁４行目から６行目までを次のとおり改める。「(ケ)控訴人の代理人弁護士は，平成２６年６月２０日ころ，被控訴人に対し，本件パートナーシップ契約に関して協議を依頼する旨の書面（甲２０）を送付した。
被控訴人は，同年７月１８日ころ，上記代理人弁護士に対し，本件パートナーシップ契約に関する事実確認を進めた結果，平成２４年２月８日付けで，控訴人から本件パートナーシップ契約のExhibitA（別紙Ａ）のドラフトを受領したものの，同月１７日，福島第一原発の放射能汚染水処理に係るあるプロジェクトを他社が受注したため，これ以降，上記添付書類について交渉は行われず，上記添付書類は締結に至っていない事実が判明した旨回答した（甲２３）。
(コ)控訴人は，平成２６年１１月７日，原審に本件訴訟を提起した。」(2)本件パートナーシップ契約の対象となる「本プロジェクト」の範囲等につ
いて
次のとおり訂正するほか，原判決８８頁９行目から１００頁１３行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。


ア原判決８８頁９行目から１７行目までを次のとおり改める。「ア本件パートナーシップ契約書（甲４の１，２）の冒頭部分には，「定義」の見出しの下に，「本プロジェクト」を「（別紙Ａ（原文・ExhibitA）で定義される）放射性物質によって汚染された水を，海洋への放出システムのために適用されるＮＤレベルまで汚染を処理すること及びそのサポートサービス」とする本件定義条項が設けられており，同条項は，本件パートナーシップ契約の対象となるプロジェクトを定めたものと解される。一方で，控訴人及び被控訴人の代表者のそれぞれが署名をした本件パートナーシップ契約書には，本文で引用する別紙Ａを含む各別紙が添付されておらず，本件パートナーシップ契約締結後も，これらの各別紙が添付され，控訴人及び被控訴人によって署名されることはなかった（前記(1)オ(イ)，サ(キ)）。」イ原判決８９頁３行目の「前記(1)エ(ケ)」を「前記(1)オ(イ)」と改める。ウ原判決８９頁１２行目の「少なくとも」から１４行目までを「控訴人と被控訴人の間で，本件パートナーシップ契約の締結時点で，別紙Ａに記載されることとなる事項を本件パートナーシップ契約の対象の「本プロジェクト」の範囲とすることについて合意が成立していたものと認めるのが相当である。」と改める。
エ原判決８９頁１６行目から２３行目までを次のとおり改める。「イ控訴人は，本件パートナーシップ契約の対象として合意された「本プロジェクト」は，「セシウム処理装置からの出口水及び／又は逆浸透膜装置（ＲＯ）及び／又は蒸発器からの濃縮水及び／又は出口水を対象とし，この対象汚染水における多核種を検出不能レベルまで浄化する。」という目的を達成するための発注を全て含むものであり，平成２３年プロジェクトに限られず，本件実証事業も含まれる旨主張する。」
オ原判決９０頁６行目の「前記(1)ク(イ)ａ」を「前記(1)ケ(イ)ａ」と，同頁９行目の「前記(1)オ(イ)の「ａ．」」を「前記(1)カ(イ)の「ａ．」」と，同頁１３行目から１４行目にかけての「前記(1)オ(エ)，同ク(イ)ｂ～ｄ及びｇ」を「前記(1)カ(エ)，同ケ(イ)ｂ～ｄ及びｇ」と，同頁２２行目から２３行目にかけての「うかがわせる事情はない（前記(1)イ(オ)）。」を「うかがわせる事情は存在しない。」と改める。
カ原判決９１頁１行目の「前記(1)イ(オ)，エ」を「前記(1)イ(オ)，オ(ア)」と，同頁４行目の「前記(1)エ(コ)」を「前記(1)オ(ウ)」と，同頁１４行目の「前記(1)オ(ウ)」を「前記(1)カ(ウ)」と改める。キ原判決９１頁１４行目の「同仕様書の」から１５行目の「「受注者は，」までを「同仕様書の「Ⅶ.運転及び維持管理」の「(2)維持管理」の項目には，「維持管理の実施に先立ち，受注者は，」と，同頁１７行目の「提示された」を「先に提示された」と改める。
ク原判決９２頁４行目の「前記(1)キ(イ)」を「前記(1)ク(イ)」と，同頁１３行目の「本件パートナーシップ契約」を「本件パートナーシップ契約書（甲４の１，２）」と改める。
ケ原判決９２頁１６行目から９３頁１７行目までを次のとおり改める。「(オ)以上によれば，本件パートナーシップ契約締結当時，本件処理水に関する多核種除去のためのプロジェクトとして具体的に想定されていたものは平成２３年プロジェクトのみであったこと，控訴人と被控訴人の間では，平成２３年プロジェクトの受注を想定して本件パートナーシップ契約締結に向けての交渉等がされていたことが認められるが，他方で，その交渉過程において，控訴人が被控訴人に対し，本件パートナーシップ契約の対象となるプロジェクトが平成２３年プロジェクトに限られず，他のプロジェクトも含む旨を明示したことはなかったことが認められる。そして，控訴人が本件パートナーシップ契約締結後の平成２４年２月８日に被控訴人に対し送付した別紙ＡないしＤ，Ｆ及びＨの草案の内容（甲１１の１の１～７の２）等に照らしても，本件パートナーシップ契約は，個別のプロジェクトである平成２３年プロジェクトにおける詳細で具体的な諸条件を，その契約の内容とすることを前提として締結されたものと認められる。以上の事実関係に照らせば，本件パートナーシップ契約は，平成２３年プロジェクトに関して締結されたものと認めるのが相当である。そして，平成２３年多核種除去設備は，その後長期間の運転を予定したものであり，控訴人及び被控訴人も，平成２３年多核種除去設備の運転及び維持管理，すなわち，同設備による汚染水処理を長期にわたり共同して行うことを予定していたと認められることに鑑みれば，控訴人及び被控訴人は，平成２３年プロジェクトとその後の同設備の運転及び維持管理を一体のプロジェクトと考えていたものと認められる。そうすると，本件定義条項に記載されている「（別紙Ａで定義される）放射性物質によって汚染された水を，海洋への放出システムのために適用されるＮＤレベルまで汚染を処理すること及びそのサポートサービス」及び別紙Ａに記載されている「福島第一原子力発電所に所在する放射性物質で汚染された水を検出限界値以下レベルまで浄化処理すること」とは，平成２３年多核種除去設備による汚染水処理を指し，具体的には，平成２３年プロジェクトを受注した場合における多核種除去設備の設置及び同設備の設置に伴い従事することが想定される同設備の「運転及び維持管理」を意味するものと認められる。以上によれば，本件パートナーシップ契約の本件定義条項で規定する「本プロジェクト」とは，平成２３年プロジェクトに係る多核種除去設備の設置並びに同設備の運転及び維持管理による汚染水処理のプロジェクトをいうものと解するのが相当である。
したがって，本件パートナーシップ契約の対象として合意された「本プロジェクト」は，「セシウム処理装置からの出口水及び／又は逆浸透膜装置（ＲＯ）及び／又は蒸発器からの濃縮水及び／又は出口水を対象とし，この対象汚染水における多核種を検出不能レベルまで浄化する。」という目的を達成するための発注を全て含むものであり，平成２３年プロジェクトに限られず，平成２５年実証事業も含まれるとの控訴人の主張は，理由がない。」
コ原判決９３頁１８行目から２１行目までを次のとおり改める。「ウ(ア)控訴人は，平成２３年プロジェクトが短期のものである一方，本件パートナーシップ契約の契約期間は，１０年分の年間運転費用の見積りを提示し（３条３項），また，当事者のいずれかが事業譲渡した場合の扱いを定める（１５条１項）など長期を想定していることからすれば，本件パートナーシップ契約の対象は平成２３年プロジェクトに限られない旨主張する。」


サ原判決９３頁２６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「したがって，控訴人の上記主張は理由がない。」シ原判決９４頁１１行目の「そして」から１３行目の「に照らせば，」までを「そして，平成２３年後半には，福島第一原発の事故処理と損害賠償を巡って，東京電力の国有化や法的整理の可能性も取り沙汰され，東京電力の今後の在り方は未だ流動的であったという当時の状況（前記(1)オ(エ)）に照らせば，」と改める。
ス原判決９５頁１７行目の「判明した後に開始された」を「判明したことを契機として開始された」と，同頁１９行目から２０行目にかけての「平成２３年プロジェクトのみであること」を「平成２３年プロジェクトだけであったこと」と改める。
セ原判決９６頁１１行目から１２行目にかけての「前記(1)エ(コ)」を「前記(1)オ(ウ)」と改める。
ソ原判決９７頁１０行目の「前記(1)ク(イ)ｂ，ｄ及びｇ」を「前記(1)ケ(イ)ｂ，ｄ及びｇ」と改める。
タ原判決９８頁１３行目の「前記コ(オ)」を「前記サ(オ)」と改める。チ原判決９９頁２行目から３行目にかけての「前記(1)コ(イ)及び(ウ)」を「前記(1)サ(イ)及び(ウ)」と，１８行目の「前記(1)コ(カ)」を「前記(1)サ(カ)」と改める。
ツ原判決９９頁２２行目から１００頁１３行目までを次のとおり改める。「エ以上のとおり，本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」とは，平成２３年プロジェクトに係る多核種除去設備の設置並びに同設備の運転及び維持管理による汚染水処理のプロジェクトをいうものと認めるのが相当であるから，平成２５年実証事業は，本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」に含まれない。
そうすると，平成２５年実証事業が本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」の対象に含まれることを前提として，被控訴人が平成２５年実証事業に係る高性能ＡＬＰＳを受注し，同設備の設計等を行ったことが，本件パートナーシップ契約に定める本件排他的義務条項違反に当たる旨の控訴人の主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。」
オ当審における控訴人の主張について
控訴人は，①本件パートナーシップ契約書の条項の文言，本件パートナーシップ契約締結の動機・目的，契約交渉の過程及び契約締結後の事情等を考慮すれば，本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」の範囲は，発注の時期にかかわらず，福島第一原発において，およそ，「セシウム処理装置からの出口水及び／又は逆浸透膜装置（ＲＯ）及び／又は蒸発器からの濃縮水及び／又は出口水を対象とし，この対象汚染水における多核種を検出不能レベルまで浄化する。」という目的を達成するための発注を全て含むプロジェクトであると解すべきであり，平成２３年プロジェクトに限られないこと，②平成２３年プロジェクトと平成２５年実証事業は，別個独立のプロジェクトではなく，両プロジェクトは一連一体のものであることからすると，平成２５年実証事業は「本プロジェクト」に含まれると解すべきである旨主張する。
しかしながら，控訴人の主張は，以下のとおり理由がない。
(ア)上記①の点に関し
控訴人は，本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」が平成２３年プロジェクトに限られないと解すべきであることの根拠として，㋐本件パートナーシップ契約の本件定義条項は，「本プロジェクト」を「放射性物質によって汚染された水を，海洋への放出システムのために適用されるＮＤレベルまで汚染を処理すること及びそのサポートサービス」と定義しており，本プロジェクトが平成２３年プロジェクトに限定されると解すべき文言上の根拠はないこと，㋑本件パートナーシップ契約の交渉過程において，控訴人及び被控訴人は，いずれも，「本プロジェクト」について発注主体や発注時期等を明記することで特定の発注案件に限定することを意図した形跡がないこと，㋒控訴人及び被控訴人が本件処理対象水の処理完了までパートナーとして本件処理対象水に関する汚染水処理事業に参画する機会を確保できるよう，あえて広範な定義を置こうとしたことは合理的であること，㋓被控訴人が，単独で本件処理対象水の浄化プロセスの開発・運営を行うことは不可能であり，控訴人の技術情報を平成２３年プロジェクトの失注後も独占する必要があったから，両者の排他的な協働関係を特定の発注にのみ限定すべき理由はなかったこと，㋔仮に「本プロジェクト」を平成２３年プロジェクトという特定の発注案件に限定するのであれば，契約書にパートナーシップ関係が平成２３年プロジェクトに限ると明記する以外にも，当時，被控訴人は，東京電力から平成２３年プロジェクトの発注仕様書案（甲９１，９２）を入手していたのであるから，仕様書案自体を添付し，又は引用するなどといった直截かつ容易な方法があったにもかかわらず，これらの方法が採られなかったことなどを挙げる。
そこで検討するに，本件パートナーシップ契約書の本件定義条項の「本プロジェクト：（別紙Ａ（原文・ExhibitA）で定義される）放射性物質によって汚染された水を，海洋への放出システムのために適用されるＮＤレベルまで汚染を処理すること及びそのサポートサービス」との文言によれば，「本プロジェクト」とは，「放射性物質によって汚染された水を，海洋への放出システムのために適用されるＮＤレベルまで汚染を処理すること及びそのサポートサービス」をいい，その具体的な内容は，別紙Ａ（原文・ExhibitA）で定義されるものと理解することができる。しかるところ，本件パートナーシップ契約書の本文の末尾に「ExhibitA：本プロジェクトの範囲の定義」との記載があるが，別紙Ａ自体は，本件パートナーシップ契約締結当時から添付されておらず，その後も添付されることがなかったことからすれば，本件定義条項の文言のみから，「本プロジェクトの範囲」を定めることはできない。


次に，前記イ及びウで説示したとおり，東京電力は，福島第一原発の高濃度汚染水等の処理について，既存設備による処理後の処理水（本件処理対象水）に含まれる放射性核種を海洋放出可能なレベルまで除去する処理を行う施設である多核種除去設備を設置することとし，平成２３年９月２２日，被控訴人を含む数社に対し，同設備の発注予定があることを告げて，見積対応する意思の有無を照会し，被控訴人は，上記照会に対して見積対応する意思がある旨を回答し，同設備の受注に向け，実際の高濃度汚染水を用いた実液試験を行う計画を立てたこと，その後，東京電力は，同年１２月２１日付けで，平成２３年多核種除去設備の設置に関する事業（平成２３年プロジェクト）の発注先を検討するための事前調査を行うこととし，その調査要領には，平成２３年プロジェクト仕様書が添付されていたこと，控訴人と被控訴人間の本件パートナーシップ契約に関する交渉は，東京電力が平成２３年プロジェクトという具体的なプロジェクトを発注する予定であることが判明したことを契機として同年１１月以降に開始されたものであり，その交渉開始から本件パートナーシップ契約が締結された同年１２月９日の時点までの間に，本件処理対象水からの多核種除去に関して具体化していたプロジェクトは，平成２３年プロジェクトだけであったこと，本件パートナーシップ契約書には，別紙Ａを含む各別紙は添付されなかったが，控訴人が本件パートナーシップ契約締結後の平成２４年２月８日に被控訴人に対し送付した別紙Ａを含む各別紙の草案のうち，別紙Ａの草案は，平成２３年プロジェクト仕様書そのものを引用するものではないが，本プロジェクトの処理対象水を平成２３年プロジェクトにおける処理対象水とする旨を定めていること，別紙ＢないしＤの草案は，詳細で具体的な平成２３年プロジェクト仕様書の別紙と基本的に同じ内容のものであること，別紙Ｆは控訴人の吸着剤を利用した汚染水処理に要する費用に関するものであり，平成２３年プロジェクト仕様書を引用して汚染水の処理量を設定していること，東芝が同月１７日に東京電力から平成２３年プロジェクトを受注したため，被控訴人は同プロジェクトを失注したこと，控訴人が被控訴人に対し別紙Ａを含む各別紙の草案を送付してから被控訴人が失注するまでの間，本件パートナーシップ契約の別紙Ａを含む各別紙が作成されることはなく，その後も，控訴人と被控訴人間で上記草案の取扱いについて協議がされることはなかったことからすると，控訴人と被控訴人は，平成２３年プロジェクトを念頭において契約交渉に臨んでおり，契約書に仕様書等を添付するまでもなく，本件パートナーシップ契約の対象となる「本プロジェクト」は平成２３年プロジェクトであることを当然の前提としていたものと認められる。
加えて，本件パートナーシップ契約書中には，被控訴人が東京電力から受注を受けた際に控訴人に対して発注書を発行し，控訴人は，東京電力による条件に沿った内容の発注書を受領後７２時間内に確認書を発行すること（３条１項，２項）など，「本プロジェクト」に関し，東京電力から個別の取引の受注があることを想定した条項が存在すること，他方で，本件パートナーシップ契約書中に，「本契約」は,「東京電力若しくは東京電力が設立する特定目的事業体又は日本政府」から「本プロジェクト（上記に定義する。）」を受注することを条件とする旨の条項があり（１条最終文），「本プロジェクト」の発注主体が，契約交渉当初の案の東京電力から「東京電力若しくは東京電力が設立する特定目的事業体又は日本政府」に変更された経緯があるが，前記ウ(イ)認定のとおり，平成２３年後半時点において，東京電力の今後の在り方は未だ流動的であり，平成２３年プロジェクトの発注主体が東京電力本体以外の主体となる可能性もあり得たのであるから，上記変更は，本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」が平成２３年プロジェクトであることと矛盾するものではないこと（前記ウ(イ)）に照らすと，控訴人が挙げる上記㋐ないし㋔は，いずれも本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」が平成２３年プロジェクトに限られないことの根拠となるものではない。
(イ)上記②の点に関し
前記(1)の認定事実によれば，平成２３年プロジェクトと平成２５年実証事業は，別個独立のプロジェクトであることは明らかであり，平成２５年実証事業が，平成２３年プロジェクトにおいて採用された既存ＡＬＰＳが，大量の廃棄物を発生させ，４核種についてＮＤ値を達成できない等の課題を抱えていたことから（甲１３・４頁及び６頁），日本政府が，かかる課題を解決するための研究開発を国の財政措置の下で行わせる目的で行われたものであるからといって，平成２３年プロジェクトとは別のプロジェクトであることが否定されることにはならない。
したがって，両プロジェクトは一連一体のものであるとの控訴人の主張は理由がない。」
３争点(2)（被控訴人による高性能ＡＬＰＳの設計等についての不正競争防止法２条１項７号の不正競争の成否）について
(1)認定事実
次のとおり訂正するほか，原判決１００頁１７行目から１１３頁１８行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１００頁１７行目の「前記前提となる事実，」の次に「前記２(1)の認定事実と」を加える。
イ原判決１００頁２１行目から２２行目までを次のとおり改める。「(ア)被控訴人は，東北地方太平洋沖地震発生後の平成２３年３月末以降，福島第一原発の１～４号機の原子炉建屋等に滞留している高濃度汚染水等の処理について，様々な吸着剤メーカーの吸着剤について除去性能試験を実施していた（乙９５，１４０）。」
ウ原判決１０２頁６行目の「原告から」から７行目までを「控訴人から具体的な情報を示されたことはなかった。」と改め，同頁１０行目の「ホット試験」の次に「（疑似汚染水を使用した試験）」を加える。エ原判決１０２頁１６行目の「(ア)」の次に以下のとおり加える。「被控訴人と控訴人は，平成２４年２月３日，東京電力に対してプレゼンテーションを行い，多核種除去設備「ＲＩＮＸ」を提案した。」オ原判決１０３頁１行目の「ｐＨ値を８～９に」を「ｐＨ値を８．５～９．５に」と，同頁２５行目の「実際に」から末行末尾までを「実際にそのような試験が行われなかった。」と改める。


カ原判決１０４頁８行目から１９行目までを次のとおり改める。「控訴人は，平成２４年に米国アリゾナ州トゥーソンで開催された米国電力研究所の国際低レベル放射性廃棄物会議（平成２４年米国電力研究所会議）において，「福島の原子炉冷却水－高硬度の放射性の水中の６２種の放射性核種を検出限界値以下のレベルまで削減するプログラム」とのテーマで，福島第一原発における多核種を含む放射能汚染水の処理に関する発表を行った。
同発表におけるプレゼンテーション資料（アリゾナ資料）には，「原子力冷却水の浄化」の項目に「・当社は契約を獲得できなかったが，当社（と日本のパートナー）は，原子力冷却水及び濃縮された貯留水からの６２種の放射性核種の除去に関する東京電力の目標値に達成した。」，「本プレゼンテーションは，状況を把握し，浄化目標を達成する計画を設定するために用いられるプロセスを簡単に述べるものである。」などと記載され，福島第一原発における放射能汚染水の浄化に関し，「CoreTechnology」として，硬度処理・沈殿処理を行った後，セシウム，ストロンチウム，重金属，ヨウ素・テクネチウム，遷移金属をこの順に除去し，最終ポリッシングを行う構成が記載され，吸着剤として，Ｃｓ４０００，Ｓｒ４０００などを用いることが記載され，また，模擬水試験において，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●などが記載されている。」
キ原判決１０４頁２５行目の「次のとおりであると認められる。」を「次のとおりである。」と改める。
ク原判決１０７頁２行目の「実施をすることとされていた」の次に「（甲１４）」を加える。
(2)高性能ＡＬＰＳの設計に当たり使用が想定されない情報について（争点(2)ウ（被控訴人による控訴人の営業秘密の使用の有無）関係）次のとおり訂正するほか，原判決１１３頁２１行目から１２０頁２行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１１３頁２５行目の「ここで，以下のイ～シのとおり，」を「以下のとおり，」と改める。
イ原判決１１５頁６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報１⑤のうち「その他右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」ウ原判決１１５頁１７行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報２④のうち「その他右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」エ原判決１１６頁２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報２⑤のうち「その他右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」オ原判決１１８頁２５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報６②のうち「その他右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」カ原判決１１８頁２５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報６③のうち「その他右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」キ原判決１１９頁１３行目末尾に行を改めて「ス    小括」と加え，同頁１４行目の「ス」を削る。
ク原判決１２０頁２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「セ控訴人の主張について


控訴人は，不正競争防止法において保護される「営業秘密」は，「競業他社から守られるべき価値のある情報」であり，入手するために「それ相応の費用や時間等が掛かる」情報であれば，「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であって，営業秘密として保護に値することからすると，ある情報について，不正競争防止法上の「使用」があるか否かは，当該情報によって，費用や時間等が節約できたか否かによって判断されるべきであるとした上で，①原告情報１②，原告情報１③及び原告情報１⑤は，凝集沈殿処理による前処理に関するものであるが，かかる前処理を行わない多核種除去プロセスを開発するに当たっては，既存ＡＬＰＳにおいて問題を引き起こしている凝集沈殿処理による前処理の有用性や必要性，仕組み等を理解した上で，前処理を行わなくても所要の成果を挙げ得る多核種除去装置を開発する必要があったから，高性能ＡＬＰＳが凝集沈殿処理による前処理を行わないとの方針のもとに開発されたものであるからといって，被控訴人がＲＩＮＸ開発時に控訴人から得た凝縮沈殿処理に関する上記各原告情報を使用しなかったことにはならない，②原告情報２④及び原告情報２⑤は，高性能ＡＬＰＳで採用されなかった控訴人製の吸着剤であるＳｒ４０００及びＣｓ４０００に関する情報であるが，競合他社は，控訴人が福島第一原発の汚染水処理のために特別に開発したＳｒ４０００及びＣｓ４０００の仕様やその効率的な使用方法等の情報を参考にすれば，より容易にかつより短期間で，同等製品又はより有用な吸着剤を開発し，製造することができるし，また，仮にＳｒ４０００及びＣｓ４０００自体を実際には使用しなかったとしても，原告情報２④及び原告情報２⑤は，費用及び時間等の節約につながることは明らかであるから，高性能ＡＬＰＳの開発段階において，被控訴人が原告情報２④及び原告情報２⑤を使用していないということはできない，③原告情報４③，原告情報５①，原告情報６①，原告情報６②及び原告情報６③は，吸着塔の配列デザイン等に関する情報であるが，かかる情報は，他社製の吸着剤を用いる場合においても，配列の参考にしたり，ネガティブデータとして利用したりすることもあり得るから，有用であり，価値がある情報であるから，高性能ＡＬＰＳの最終的な構成において控訴人の吸着剤を使用していない，あるいは，最終的な吸着塔の配列デザインとは異なることのみを理由に，上記各原告情報を使用していないと判断することは誤りである旨主張する。しかしながら，上記①の点については，高性能ＡＬＰＳは，既存ＡＬＰＳにおける凝集沈殿による前処理によって，スラッジが大量に発生したことを踏まえ，当該前処理をしないとの方針のもとに開発されたものであるから，凝集沈殿処理による前処理に関する情報（原告情報１②，原告情報１③及び原告情報１⑤）を使用したものとは認められない。
上記②の点については，控訴人が提供したＳｒ４０００は特殊金属官能基を含む化合物（乙１１４の１・訳文乙１１４の２）であり，Ｃｓ４０００はヘキサシアノ鉄酸カリウムである（甲５８）ところ，被控訴人が高性能ＡＬＰＳにおいて採用したＣｓ／Ｓｒ同時吸着剤はチタンケイ酸塩化合物（甲１８，乙７８）であって，Ｓｒ４０００及びＣｓ４０００とは主成分が異なるものである。そして，被控訴人がＣｓ／Ｓｒ同時吸着剤を開発するに当たって，原告情報２④，原告情報２⑤，原告情報２⑥，原告情報６①，原告情報６②及び原告情報６③を参考にしたことによって，より容易にかつ短期間で，有効な吸着剤を開発できたことを認めるに足りる証拠はない。
上記③の点については，被控訴人が高性能ＡＬＰＳの吸着塔の配列デザインの設計に当たり，原告情報４③，原告情報５①，原告情報６①，原告情報６②及び原告情報６③を吸着塔の配列の参考にし，又はネガティブデータとして利用することによって，より容易にかつ短期間で，高性能ＡＬＰＳにおける吸着塔の配列デザインを設計することができたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。」(3)原告情報のうち，不使用情報群の情報以外の情報の非公知性等について（争点(2)ア（原告情報の営業秘密該当性）関係等）次のとおり訂正するほか，原判決１２０頁５行目から１３５頁３行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１２１頁２２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報１①のうち「右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」
イ原判決１２９頁１５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「なお，原告情報３①のうち「右記証拠記載の技術情報」は，対象となる技術情報が第三者に識別可能な程度にまで具体化されていないから，営業秘密としての特定を欠くものと認められる。」
(4)営業秘密の不正使用の不正競争の成否について次のとおり訂正するほか，原判決１３５頁６行目から１４３頁１９行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１３６頁１６行目の「平成２５年９月の時点で，」を「被控訴人，東京電力及び東芝が平成２５年実証事業の補助事業者に採用される前の平成２５年９月の時点で，」と改める。
イ原判決１３７頁２行目の「情報として具体的に摘示していないもの」を「情報として具体的に摘示していないもの（前記(2)エないしカ，サ及びシ）」と改める。


ウ原判決１４３頁１６行目から１９行目までを次のとおり改める。「キ(ア)さらに，控訴人は，①原告情報に含まれる個別の技術情報や原告情報のうちのいくつかが文献等で個別に公表されたからといって，誰もが膨大な情報の中に散在するそれらの情報を取捨選択し，集約して，放射性核種をＮＤレベルまで減少させる総合的なシステムを構築し，運用することができるようになるわけではなく，各原告情報及び原告情報全体は，それぞれその全体が福島第一原発における汚染水からの多核種除去の目的を達成するためのまとまった解決策として，有機的に機能する各技術情報の組合せや集積である点に意味があるのであって，これらの情報を短期間で全て入手し，有機的に組み合わせることは，至難の業であるから，単に，個別の技術情報が文献等に掲載されていることのみをもって，原告情報の非公知性を否定することはできない，②また，仮に控訴人の営業秘密を構成する各技術情報が汚染水からの多核種除去と全く別の目的の装置や技術に関する文献においてその一部が言及されていたとしても，それが多核種除去において有効な手法かどうかはわからないから，当該技術情報が，汚染水からの多核種除去に有益な情報として公知であったとはいえないし，③さらに，汚染水処理システムの構築の上で考慮すべき各要素の全部又は一部が公知であったとしても，各要素を全体のバランスを見てそれぞれ調整することは，非公知であった旨主張する。
しかしながら，原告情報のうち，不使用情報群以外の情報は，汚染水処理における各種の考慮要素に関わるものであって，いずれも平成２５年９月までに公然と知られていた情報であり（前記イ），これらの考慮要素自体は，汚染水処理において自明の課題というべきものであること，これらの情報を開示する文献等も放射性物質除去に関する文献であること（前記(3)），被控訴人は，平成２３年プロジェクトに関与するよりも前から，福島第一原発における汚染水処理に深く関わり，平成２３年１０月までに，独自に，東京電力に対して個別の放射線核種に対応した複数の吸着剤を使用し，Ｃｓ及びＳｒをそれぞれ複数の吸着塔で除去する設備を提案するなど，汚染水処理に関して，既に相当の知見等を有していたこと（前記ウ，エ）に照らすと，不使用情報群以外の情報を有機的に組み合わせて使用することに格別の困難があったものと認めることはできないから，控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ)控訴人は，①平成２４年米国電力研究所会議で使用されたアリゾナ資料は，控訴人が福島第一原発の汚染水処理を受注するために行った活動の概要を紹介することを目的として作成されたものであって，控訴人が開発した多核種処理システムの最終的な構成に必要不可欠な要素は記載されておらず，アリゾナ資料の内容を知ったからといって，それ以外の情報や知見，創意工夫がなければ，商業的な実施はできない，②不正競争防止法上の非公知性を判断するに当たっては，競業他社にとって，入手に費用や時間等を要するか，あるいはライセンスを受ける必要があるというような入手困難性があるか否かによって判断すべきであり，非公知性は，情報の保有者とそれを使用した者との関係により相対的に判断されるべきであるところ，被控訴人はそもそも平成２４年米国電力研究所会議に出席しておらず，同会議により何らかの情報を取得したという経緯はないこと，被控訴人がアリゾナ資料を証拠として提出したのは，本件訴訟提起から約１年半もの期間が経過した後であることからすると，アリゾナ資料の内容は，これを取得するために相当の労力，費用又は時間がかかるものであるといえるから，アリゾナ資料に係る発表及びアリゾナ資料にアクセスし得べき者であったとはいえない被控訴人との関係では，公知であったことにはならないから，アリゾナ資料によって，不使用情報群の情報以外の情報のうち，原告情報２①，原告情報３①及び原告情報４②についての非公知性が否定されることはない旨主張する。
しかしながら，アリゾナ資料（乙１１４の１，２）は，控訴人が，平成２４年米国電力研究所会議において，「福島の原子炉冷却水－高硬度の放射性の水中の６２種の放射性核種を検出限界値以下のレベルまで削減するプログラム」とのテーマで，福島第一原発における多核種を含む放射能汚染水の処理に関する発表を行った際に使用されたプレゼンテーション資料であり，「CoreTechnology」として，硬度処理・沈殿処理を行った後，セシウム，ストロンチウム，重金属，ヨウ素・テクネチウム，遷移金属をこの順に除去し，最終ポリッシングを行う構成が記載され，吸着剤として，Ｃｓ４０００，Ｓｒ４０００などを用いることが記載され，また，模擬水試験において，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●などが記載され（前記(1)エ），また，最初にＣｓ，Ｃｏを除去してから，●●●●●●●●●●●●Ｓｒ，Ｎｉコロイドを除去すること，次に●●●●●●●●●●●●●●●，その他の核種を除去するというシステムの概要，最初の４つのゾーン（Ｃｓゾーン，Ｓｒゾーン，重金属ゾーン，ヨウ化物及びテクネチウムゾーン）はそれぞれ，連続する複数のメリーゴーランド運用する吸着塔で構成されており，先頭塔に充填された吸着剤が消耗した際には，処理プロセスの中断を最小限にして容易に交換することができることが開示されている。アリゾナ資料には，控訴人が開発した多核種処理システムの最終的な構成に必要不可欠な要素が記載されていないとしても，アリゾナ資料に記載又は開示された上記各原告情報は，控訴人の上記会議における発表によって，原子力発電所における放射性廃棄物に関わる業界の関係者において，広く知られるようになったものと認められる。そして，東京電力は米国電力研究所（ＥＰＲＩ）の会員であり，被控訴人の属する日立グループは同研究所に研究を委託する関係にあったこと（乙１４８，１４９），被控訴人は，原子力発電所における放射性廃棄物に関わる業界に属し，平成２３（２０１１）年後半には，福島原発における放射性物質の除去への取組みに関わっていたことからすれば，被控訴人において，アリゾナ資料に記載された情報を知得することに控訴人が主張するような相当の労力，費用又は時間がかかるものであったものと認めることはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。ク原告情報（当審追加分）の営業秘密該当性及びその使用について控訴人は，①●●●●●●●●●●●●●●●（原告情報３④），②Ｃｓ吸着剤及びＳｒ吸着剤の具体的な接触時間（原告情報５②のうち，別紙営業秘密一覧（当審追加分）に記載のもの）が，控訴人の営業秘密に該当し，被控訴人はこれらの営業秘密を使用した旨主張するので，以下において判断する。


(ア)●●●●●●●●●●●●●●●について（原告情報３④）控訴人は，●●●●●●●●●●●●●●●●●を行うこと（原告情報３④）は，当時の放射能汚染水処理業界の常識に反するものであったが，控訴人が従前より有していた自らの知見と福島第一原発の汚染水処理のために行った実験等により，放射能汚染水処理業界の常識に反して，福島第一原発における汚染水処理においては，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を行うことが最適であるという知見を得，実際にこれを最適な形で実現する方法を見つけ出したものであり，かつ，控訴人から開示されるまでは被控訴人も有していなかったのであるから，この知見は非公知であった旨主張する。
しかしながら，吸着剤の吸着性能にはそれぞれ最適なｐＨ値が存在すること自体は，汚染水処理に係る者にとって自明であり，他方で，頻繁にｐＨ調整を行うことは，作業工程の複雑化に伴う費用や不具合の増加，作業員の被ばくのおそれを伴うことも汚染水処理に係る者にとって自明であることからすると，各要素を全体のバランスを見てそれぞれ調整し，適切なｐＨ調整を行うことは，汚染水処理に係る者が当然に考慮すべき事柄であるといえる。過去に●●●●●●●●●●●●●●●が行われていなかったとしても，原告情報３④が非公知であったということはできない。
また，前記キ(イ)のとおり，控訴人は，平成２４年米国電力研究所会議において，最初にＣｓ，Ｃｏを除去してから，●●●●●●した上で，Ｓｒ，Ｎｉコロイドを除去し，次に●●●●●●●●●●●してから，その他の核種を除去するというシステムの概要を発表し，●●●●●●●●●●●●●●を行うことを公表していたのであるから，この点においても，非公知であったということはできない。
したがって，原告情報３④は，非公知性の要件を満たさないから，不正競争防止法所定の営業秘密（２条６項）に該当しない。(イ)Ｃｓ吸着剤及びＳｒ吸着剤の具体的な接触時間について（原告情報５②のうち，別紙営業秘密一覧（当審追加分）に記載のもの）被控訴人が，控訴人の提供したＣｓ吸着剤及びＳｒ吸着剤の具体的な接触時間の情報を高性能ＡＬＰＳの設計等において使用したか否かについて判断する。
(a)前記(1)ス認定のとおり，被控訴人は，高性能ＡＬＰＳにおいて，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着剤（甲１８）を使用したものであり，控訴人の提供したＣＳ４０００（Ｃｓ吸着剤）及びＳＲ４０００（Ｓｒ吸着剤）を使用していない。被控訴人の使用したＣｓ／Ｓｒ同時吸着剤はチタンケイ酸塩化合物（甲１８，乙７８）であるのに対し，控訴人の提供したＣＳ４０００はヘキサシアノ鉄酸カリウム（甲５８），ＳＲ４０００は特殊金属官能基を含む化合物（乙１１４の１・訳文乙１１４の２）であって，種類が異なるから，ＣＳ４０００及びＳＲ４０００における吸着剤の接触時間が直ちに参考になるものとはいえない。
(b)控訴人がＣｓ／Ｓｒ同時吸着剤の接触時間を設定した経緯等は次のとおりである。
①東京電力，被控訴人及び東芝作成の平成２５（２０１３）年１１月２９日付けの「第１回高性能多核種除去設備タスクフォース高性能多核種除去設備整備実証事業の概要」（甲１３）によれば，高性能ＡＬＰＳの開発過程における処理量は，５００㎥／日，吸着塔容量は１．４㎥／塔であるから，ＳＶ（空間速度：ろ過装置内を通過する１時間当たりの水量を装置内のろ材容量で除したもの）は１４．８８（＝５００㎥／日÷２４時間÷１．４㎥）となり，１塔当たりの接触時間はその逆数，すなわち約４分（＝６０分÷１４．８８）となる。そして，カラムの出口濃度がＮＤを達成していなければ，カラムを増加するなどの対処をするので，接触時間は４分の倍数となる●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
また，上記「第１回高性能多核種除去設備タスクフォース高性能多核種除去設備整備実証事業の概要」には，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着塔は５塔とする旨の記載があり，この場合の接触時間は約２０分（＝約４分×５塔）となる（接触時間の算定方法は，以下同様である。）。
②被控訴人作成の平成２５年１１月２９日付けの「高性能多核種除去設備整備実証事業試験計画書（案）」（乙１１５）には，「(1)核種除去性能確認試験（Ｒｕ以外）」において，「実証設備での現状想定」としてＣｓ／Ｓｒ同時吸着塔は合計５塔とする旨の記載があり，この場合の接触時間は約２０分となる。東京電力，被控訴人及び東芝作成の平成２６年７月２２日付けの「高性能多核種除去設備整備実証事業の進捗について」（甲１６）には，同年３月から同年８月（予定）にかけて，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着塔を５塔構成とするラボ試験が行われる旨の記載がある。
東京電力，被控訴人及び東芝作成の同年１１月７日付けの「高性能多核種除去設備の検討状況について」（乙１１６）には，検証試験（１５塔構成）の結果，「Ｓｒに対するＣｓ・Ｓｒ吸着剤の持続時間が短い」，「Ｃｓ・Ｓｒ吸着剤（２塔目以降）のＤＦが低い」という課題が確認されたこと，Ｃｓ－１３７についても処理後水の濃度が早期に告示濃度限度を上回ることが確認されたことなどから，実証試験装置を２０塔構成とし，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着塔を７塔構成とする追加ラボ試験を実施し，８塔構成による実証試験が計画されたことの記載がある。Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着塔を７塔構成とした場合の接触時間は約２８分，８塔構成とした場合の接触時間は約３２分となる。


そして，同年１２月１３日，Ｓｒ除去性の持続時間向上のため，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着塔は８塔構成となった（乙５１）。東京電力，被控訴人及び東芝作成の平成２７年１月２２日付けの「高性能多核種除去設備の検討状況について」（甲５７）には，ラボ試験の結果から，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着塔を８塔構成とする計画を見直し，７塔構成とした旨の記載がある。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●④以上によれば，高性能ＡＬＰＳにおけるＣｓ／Ｓｒ同時吸着剤の接触時間は，被控訴人によるラボ試験，検証試験，実証試験及びそれらの検討の結果を踏まえて設定されたことが認められ，その検討の過程において，Ｃｓ／Ｓｒ同時吸着剤とは種類の異なるＳＲ４０００やＣＳ４０００の接触時間の情報を適用し，あるいはこれを参考として使用したことを認めるに足りる証拠はない。
(c)以上のとおり   被控訴人が，高性能ＡＬＰＳの設計等において，控訴人から提示されたＣＳ４０００及びＳＲ４０００に係る具体的な接触時間の情報（原告情報５②のうち，別紙営業秘密一覧（当審追加分）に記載のもの）を使用したことを認めることはできない。
(ウ)まとめ
以上のとおり，原告情報３④は，非公知性の要件を満たさないから，営業秘密に該当せず，また，原告情報５②のうち，別紙営業秘密一覧（当審追加分）に記載のものは，被控訴人による使用の事実が認められない。
したがって，控訴人が上記各原告情報の不正使用の不正競争を行ったとの控訴人の主張は理由がない。」
(5)小括
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，被控訴人が高性能ＡＬＰＳの設計等において控訴人の営業秘密の不正使用の不正競争を行ったとの控訴人の主張は理由がない。
４争点(4)（アバンテック社に対する控訴人の営業秘密の不正開示の有無（不正競争防止法２条１項７号の不正競争の成否））について本件の事案に鑑み，争点(3)の判断に先立ち，争点(4)について判断する。
(1)認定事実
原判決１４７頁１１行目の「前記前提となる事実，」の次に「前記２(1)及び３(1)の認定事実と」を加えるほか，原判決１４７頁１１行目から１５５頁末行までに記載のとおりであるから，これを引用する。(2)被控訴人によるアバンテック社への情報の開示の有無（争点(4)ア）につ
いて
次のとおり訂正するほか，原判決１５６頁２行目から１５７頁末行までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１５６頁１０行目の「コメント」を「前処理に関するコメント」と改める。
イ原判決１５７頁１０行目の「前記３(1)ケ」を「前記(1)ケ」と改める。(3)被控訴人によるアバンテック社への情報開示についての図利加害目的の
有無（争点(4)ウ）について
次のとおり訂正するほか，原判決１５８頁３行目から１６４頁１０行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１５８頁５行目の「前記１(1)イ～エ」を「前記２(1)イないしオ」と改める。
イ原判決１５９頁２３行目の「１１月１３日意見書」を「１１月１３日付け意見書」と改める。
ウ原判決１６３頁６頁から７頁にかけての「平成２３年多核種除去設備に係る設備を製造することが想定されていたアバンテック社」を「平成２３年多核種除去設備に係る設備で使用する使用済み吸着剤の保管容器等や吸着塔の設計，製造をすることが想定されていたアバンテック社」と改める。
エ原判決１６３頁１４行目から１６行目までを次のとおり改める。「このように被控訴人がアバンテック社に対して開示した前記アの各情報は，被控訴人が東京電力から平成２３年プロジェクトに係る多核種除去設備を受注するために，アバンテック社が同設備で使用する使用済み吸着剤の保管容器等や吸着塔の適切な設計等を行うために必要な情報であったものと認められるところ，被控訴人が東京電力から受注できなければ，控訴人と被控訴人間の吸着剤の供給等の取引も実現できない関係にあったから，その実現のためにも被控訴人によるアバンテック社に対する前記アの情報を開示する必要があったものと認められる。」
オ原判決１６４頁６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「オ    また，控訴人は，被控訴人の一連の行為からすれば，被控訴人は，控訴人から得た知見及びノウハウをアバンテック社に開示し，吸収させることによって，控訴人を排除してアバンテック社と手を組んで福島第一原発における汚染水処理を受注しようとしていたことが容易に推認されるから，被控訴人のアバンテック社に対する情報の開示について，被控訴人に図利加害目的があった旨主張する。
しかしながら，前記アないしウで説示したとおり，被控訴人は，東京電力から平成２３年プロジェクトに係る多核種除去設備を受注するために，アバンテック社に対し，同設備で使用する使用済み吸着剤の保管容器等や吸着塔の適切な設計等のために必要な範囲の情報を開示したものであり，また，その開示をした当時，被控訴人が控訴人を排除する意図を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(4)小括」
カ原判決１６４頁７行目の「オ」を削る。
５争点(3)（アバンテック社からの情報の受領についての本件排他的義務条項違反の有無）について
(1)争点(3)ア（本件排他的義務条項により禁止される行為の範囲及び被控訴人による本件排他的義務条項違反の有無）について


ア控訴人は，被控訴人が，平成２３年１２月１０日から平成２４年２月初旬にかけて，平成２３年プロジェクトに関し，アバンテック社に対して提案や助言等を求め，同社から提案やコメントを受け取った行為が本件パートナーシップ契約の本件排他的義務条項に違反する旨主張する。ところで，本件パートナーシップ契約の本件排他的義務条項（２条１文から４文）は，「両当事者は，以下に記載する，本契約における独占的関係を遵守する。本プロジェクトに関して，Puroliteは，HGNE以外の者にPuroliteCoreTechnology   又はこれに類似若しくは相当する製品又は対策を，販売し，かつ，納入してはならず，HGNEは，Purolite以外の如何なる第三者からもPuroliteCore   Technologyに類似又は相当する製品又は対策を，購入せず，かつ受け入れてはならない。疑義を避けるために付言すると，本契約における独占的関係は，本プロジェクトにおけるPuroliteCoreTechnologyの売買のみに関して適用され，両当事者で別途書面により合意しない限り，本契約の期間中にいずれかの当事者が行うその他の取引に適用されるものではない。」旨を定めている。
本件排他的義務条項の上記文言によれば，本件パートナーシップ契約における   独占的   関係は   ，「本   プロジ   ェクト   におけ   るPurolite   CoreTechnologyの売買のみ」に関して適用されるものである。また，本件パートナーシップ契約」の「本プロジェクト」は，平成２３年プロジェクトに係る多核種除去設備の設置並びに同設備の運転及び維持管理による汚染水処理のプロジェクトをいうものであることは，前記２(2)イ(オ)認定のとおりである。
そして，本件パートナーシップ契約３条１項は，「本契約を条件として，HGNEは，TEPCOからの受注を受けた際，Purolite   に対してPuroliteCoreTechnologyの発注書を発行する。」と定め，同条２項は，「Puroliteは，TEPCOによる条件に沿った内容の発注書を受領後，７２時間以内に確認書を発行する。」と定めている。上記各条項によれば，PuroliteCoreTechnologyの売買は，被控訴人が東京電力から受注を受け，控訴人に対してPuroliteCore   Technologyの発注書を発行し，控訴人がこれに対して確認書を発行することにより行われることを定めており，PuroliteCoreTechnologyの売買は東京電力から平成２３年プロジェクトを受注することによって開始されるのであるから，本件排他的義務条項は，被控訴人が，控訴人以外の第三者から，平成２３年プロジェクトで使用される吸着剤の供給を受けたり，その供給の際に当該吸着剤の使用方法及び使用条件等に関する情報の提供を受けることを禁止する趣旨と解するのが相当である。イ前記４(1)シないしタ認定のとおり，被控訴人は，本件パートナーシップ契約締結後の平成２３年１２月１０日以降，アバンテック社から，次のような情報の提供を受けたことが認められる。
(ア)被控訴人は，平成２３年１２月１４日までに，アバンテック社に対し，控訴人の吸着剤であるＳｒ４０００及びＣｓ４０００のほか，控訴人の吸着剤ではない吸着剤であるＳｒＴｒｅａｔ，Ｒｅａｄ－Ｂ等を含む複数の吸着剤を提供して，脱水試験を依頼し，アバンテック社は，提供を受けた吸着剤について，アバンテック社の脱水プロセスとの適合性を確認するための脱水試験を行った。
アバンテック社は，同月１４日，被控訴人から提供を受けた上記各吸着剤とアバンテック社の脱水システムは相性が良いとの結果が得られた旨を被控訴人に連絡した。また，アバンテック社は，同月１６日付けで，同脱水試験の結果についての報告書を作成した。同報告書では，Ｓｒ４０００やＣｓ４０００を含むビーズ状吸着剤では，処分容器の底に一列の脱水口が設けられた脱水容器を用いることにより，約３分半以内で脱水を終えることができ，これらについては，標準的なビーズタイプの脱水機能搭載高性能容器（ＨＩＣｓ）を使用することを提案するとし，Ｓｒ－Ｔｒｅａｔなどの粒状吸着剤については，脱水に要する時間が７分以内のものについて，複数の脱水口が設けられた粒状タイプ用脱水容器による脱水が可能であるとの結論に至ったとして，これらについては，複数の列の脱水口が設けられた高性能容器（ＨＩＣｓ）を使用することを提案するとしている。
(イ)アバンテック社は，平成２４年１月３日，被控訴人に対し，同日付けのエンジニアリング通信シート（ＥＣＳ）を電子メールにより送付した。
同ＥＣＳには，アバンテック社がＲＩＮＸの性能向上に役立つデータ等の収集を目的とした試験プログラムを進めていること，被控訴人はＲＩＮＸフローチャートの最適化を実現できていないこと，多くの種類の吸着剤及び薬剤並びにｐＨ調整プロセスは，十分な技術的思想や根拠による裏付けがなく，非効率的な方法がとられているように思われることなどが記載されていた。また，同ＥＣＳにはＲＩＮＸフローチャートに関するコメントが添付されており，①ｐＨ調整の回数が多すぎるため，よりシンプルな方法等を検討すること，②吸着塔の数を減らすこと等が提案されていた。
(ウ)被控訴人は，平成２４年１月２３日，アバンテック社に対し，栗田工業による納品が予定納期に間に合わない場合には，アバンテック社にコンポーネントの提供を依頼する予定であることを連絡した。また，被控訴人は，同日，アバンテック社に対し，「ＲＩＮＸ設計用の技術情報になりますので，諸条件をご確認ください。」として，①吸着容器のサイズ，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●⑤アルカリ化薬につき，流入水のｐＨは不明であるが，ｐＨ２～７程度を想定していること及び排水のｐＨを５．８～９にする必要があること，⑥吸着容器への給水時への温度を１０℃～６５℃とする必要があること等を電子メールで伝えた。被控訴人は，同月２８日，アバンテック社に対して電子メールを送信し，栗田工業は予定納期に納品を間に合わせることができないと思われるため，アバンテック社の提案に基づいて東京電力に対する提案を行う旨決定したことを連絡した。


ウ前記イの認定事実によれば，被控訴人がアバンテック社から提供を受けた情報は，被控訴人が提供した各吸着剤についてのアバンテック社の脱水システムとの相性や性能，ｐＨ調整プロセス等に関する情報であって，被控訴人がアバンテック社から平成２３年プロジェクトで使用される吸着剤そのものの供給を受けたものではなく，また，その供給の際に当該吸着剤の使用方法及び使用条件等に関する情報の提供を受けたものと認めることはできない。
したがって，被控訴人によるアバンテック社からの情報の受領等が本件排他的義務条項の違反に当たるものと認めることはできない。
(2)小括
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，被控訴人によるアバンテック社からの情報の受領等が本件排他的義務条項に違反するとの控訴人の主張は理由がない。
６争点(5)（アバンテック社に対する情報の開示による本件パートナーシップ契約違反及び本件秘密保持契約違反の有無）について
(1)本件パートナーシップ契約違反の有無（争点(5)ア）についてア控訴人は，被控訴人がアバンテック社に対してＣｓ４０００及びＳｒ４０００を提供したこと並びに平成２４年１月２３日にｐＨ調整に関する情報を開示したことが本件パートナーシップ契約９条２文及び１６条が引用する別紙Ｇの３．１条(1)及び(2)の守秘義務の違反に当たる旨主張する。そこで検討するに，本件パートナーシップ契約９条２文は，「HGNEは，PuroliteCoreTechnology   を，本プロジェクトの目的にのみ使用するものとし，それ以外の如何なる目的のためにもこれを使用しない。」旨を定めているところ，本件パートナーシップ契約の「本プロジェクト」が平成２３年プロジェクトに係る多核種除去設備の設置及び同設備の運転及び維持管理による汚染水処理プロジェクトをいうものであることは，前記２(2)イ(オ)のとおりである。
また，被控訴人によるアバンテック社への情報の開示は，被控訴人が平成２３年プロジェクトを受注するためにされたものであって，被控訴人がその受注をした場合に，平成２３年多核種除去設備に係る設備で使用する使用済み吸着剤の保管容器等や吸着塔の設計，製造することが想定されていたアバンテック社がその設計等を適切に行うために必要な範囲の情報開示であったことは，前記４(3)ウで説示したとおりである。そうすると，被控訴人がアバンテック社に対して開示した情報に本件パートナーシップ契約に定める「PuroliteCoreTechnology」に含まれるものがあるとしても，被控訴人によるアバンテック社への情報の開示は，同条において禁止されている「PuroliteCoreTechnology」の目的外使用には該当しないというべきである。
次に，本件パートナーシップ契約１６条が引用する別紙Ｇについては，本件パートナーシップ契約の締結時において，控訴人と被控訴人との間で別紙Ｇとして秘密保持に関する何らかの定めを設けることを合意していたことが認められる（前記前提となる事実(10)イ，前記２(1)オ(イ)の認定事実）。
しかしながら，日本ピュロライトは，本件パートナーシップ契約締結後の平成２４年２月８日，被控訴人に対し，「こちらで作成した別紙のドラフトを添付したのでご確認ください。我々は，以下の残っている３つの別紙を除き，合意した別紙について，今署名したいと考えています」などと記載した本文に別紙Ｇの草案（甲１１の６）を含む各別紙の草案を添付した電子メール（甲１０・訳文甲１０の２）及び「弊社間違い・勘違いなどありましたらご指摘よろしくお願いいたします。両者合意できるExhibitから署名を始めたいと思います。よろしく御願いいたします。」と記載した電子メール（乙１）を送信したのに対し，被控訴人は，同日，日本ピュロライトに対し，「下記の件，内容レビューしご連絡致します。今しばらくお時間頂戴したく，何卒宜しくお願い致します。」と記載した電子メール（乙１）を送信したことに照らすと，別紙Ｇの草案については，被控訴人において修正する余地が残されていたものであり，しかも，最終的に署名はされず，本件パートナーシップ契約書の別紙として添付されることもなかったから，別紙Ｇの草案の具体的な内容については，同日時点までに，控訴人と被控訴人間に合意が成立していたものと認めることはできない。また，同日以降においても，控訴人と被控訴人が上記合意をしたことを認めるに足りる証拠はない。
この点に関し，控訴人は，控訴人と被控訴人の間には，平成２３年１２月７日ころ，控訴人の送付した本件パートナーシップ契約案の別紙Ｄ（本件パートナーシップ契約では別紙Ｇと改題）を基本的内容とする秘密保持の合意が黙示に成立し，当該合意を確認し，条文化したものが，本件パートナーシップ契約１６条の「秘密保持に関して，両当事者は，別紙Ｇに定める諸条件に合意する。」との規定である旨主張するが，上記黙示の合意が成立したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって，被控訴人によるアバンテック社に対する情報の開示が本件パートナーシップ契約に基づく守秘義務に違反する旨の控訴人の上記主張は採用することができない。
イ以上によれば，被控訴人によるアバンテック社への情報の開示が本件パートナーシップ契約に違反するものであるとは認められない。(2)本件秘密保持契約違反の有無（争点(5)イ）について次のとおり訂正するほか，原判決１６５頁２４行目から１６８頁１５行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１６７頁２５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「第１３条（準拠法及び仲裁）
１３．１本契約は，日本法（法の選択に関する規定を除く。）を準拠法とし，日本法に従って解釈される。」
イ原判決１６８頁３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「そこで検討するに，本件秘密保持契約は日本ピュロライトと被控訴人との間で締結されたものであり（前記前提となる事実(8)），控訴人は同契約の当事者ではない。
この点に関し控訴人は，被控訴人との間で本件秘密保持契約を締結したのは控訴人の日本法人の日本ピュロライトであるが，日本ピュロライトは，控訴人のためにも本件秘密保持契約を締結したのであるから，日本ピュロライトのみならず，控訴人も本件秘密保持契約の当事者である旨主張する。
しかしながら，本件秘密保持契約の契約書（甲６の１）の当事者欄の日本ピュロライトの署名欄には，日本ピュロライトの代表取締役社長αが日本ピュロライトの「ジェネラルマネジャー」として署名を行っており，同契約書には控訴人を当事者とする旨の記載はなく，また，控訴人のために契約が締結されることを明文化した条項はないから，控訴人の上記主張は採用することができない。」


ウ原判決１６８頁９行目の「なお，」を「次に，」と改める。エ原判決１６８頁１４行目から１５行目までを次のとおり改める。「ウしたがって，被控訴人によるアバンテック社に対する情報の開示が本件秘密保持契約に違反する旨の控訴人の上記主張は理由がない。」７争点(6)（一般不法行為の成否（当審における追加請求関係））について(1)控訴人は，被控訴人との間で本件パートナーシップ契約を締結した上で，被控訴人に対し，控訴人がイオン交換樹脂の専業事業者として３０年以上にわたる研究と経験により，多大な労力及び費用を費やして獲得した知見及びノウハウをもとに開発した技術情報である「PuroliteCoreTechnology」を提供したところ，被控訴人は，「PuroliteCoreTechnology」を，控訴人に無断で第三者に開示したばかりか，これを利用して高性能ＡＬＰＳの設計等をし，第三者と共に福島第一原発の放射能汚染水浄化プロジェクトに従事するに至ったものであり，これにより，控訴人は，法的保護に値する「PuroliteCoreTechnology」を侵害され，甚大な損害を被ったものであるから，被控訴人の一連の行為は，社会的に許容される限度を超えた悪質なものであるから，控訴人に対する不法行為を構成する旨主張する。
そこで検討するに，控訴人の主張する「PuroliteCoreTechnology」は，原告情報を意味するものと解されるところ，被控訴人は，原告情報のうち，不使用情報群の情報を使用していないこと，原告情報のうち，不使用情報群の情報以外の情報は，その組合せを含めて，非公知性の要件を満たしていないことから，被控訴人による上記情報の使用は営業秘密の不正使用の不正競争（不正競争防止法２条１項７号）に当たらず，また，被控訴人のアバンテック社に対する情報の開示は営業秘密の不正開示の不正競争（同号）に当たらないことは，前記３(4)及び４(4)で説示したとおりである。次に，不正競争防止法は，事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため，不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ，もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし（１条），規制の対象となる「不正競争」を限定列挙し（２条），営業秘密に係る不正競争については，同条１項４号ないし１０号に規定し，事業者が相応の努力を払って獲得した有用な秘密情報を不正に取得，使用，開示する行為を禁止し，営業秘密として法的に保護される範囲を定めている。そのため，ある情報が同法上の「営業秘密」に該当しない場合，当該情報の使用の利益は，法的保護の対象とはならないというべきである。そうすると，上記「営業秘密」に該当しない情報の利用行為は，同法が規律の対象とする営業秘密の使用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り，民法７０９条の不法行為を構成するものではないと解するのが相当である（最高裁平成２３年１２月８日第一小法廷判決・民集６５巻９号３２７５頁参照）。
しかるところ，控訴人は，被控訴人が使用したと主張する原告情報について，営業秘密の使用による利益とは異なる法的に保護された利益の侵害の主張立証をしていないから，上記特段の事情は認められない。したがって，控訴人の主張する被控訴人の行為について不法行為が成立するものと認められないから，控訴人の上記主張は採用することができない。(2)以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，一般不法行為に基づく控訴人の請求は理由がない。
８結論
以上によれば，控訴人の請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がないから，これを棄却した原判決は相当であって，本件控訴は理由がないから，これを棄却すべきである。また，控訴人が当審において追加した請求も，理由がないから，これを棄却すべきである。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      大    鷹    一    郎裁判官      古    河    謙    一裁判官      岡    山    忠    広
別紙営業秘密一覧（当審追加分）
控訴人の営業秘密を構成する
技術情報
被控訴人の主張
非公知性使用の有無
１．多核種除去処理の前に行う前
処理方法
２．高い選択性を持つ最適な吸着
剤及び吸着方法の選択
３．吸着性能を発揮させるための
最適なｐＨを設定すること
④●●●●●●●●●
●●●という技術情
左記技術情報は，
知見というにも値
しないほど当然の
ことである。また，
控訴人は，平成２
４年米国電力研究
所会議において，
●●●●●●●●
●●●●●●を行
うことを公表して
いる。
４．吸着剤の配列及び吸着塔数を
最適に設定すること
控訴人の営業秘密を構成する
技術情報
被控訴人の主張
非公知性使用の有無
５．スケールアップ
②パイロット試験で得
たＮＤの結果を，大き
さや処理量が異なる
実機でも同様に得る
には，吸着剤総量での
合計接触時間（吸着剤
総量の厚みと時間あ
たりの放射能汚染水
の線速度の比）が維持
されるように設計さ
れることが必要であ
るという技術上の情
報及び具体的な算定
方法で以下を含む
（中略）
●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●という具体的な
接触時間
高性能ＡＬＰＳで使
用したのはＣｓ／Ｓ
ｒ同時   吸着剤   であ
り，控訴人提供の吸
着剤は使用していな
い。


平成２３年７月２２日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年（ワ）第３０６４９号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年４月１９日
判                決
東京都千代田区＜以下略＞
原            告            株式会   社町田   電機商   会訴訟代理人弁護士            金森    仁同                          井上明   子
東京都世田谷区＜以下略＞
被            告            株式会   社マチ   デン
東京都江東区＜以下略＞
被            告                        Ｂ１
東京都世田谷区＜以下略＞
被            告                        Ｂ２
東京都墨田区＜以下略＞
被            告                        Ｂ３
東京都江戸川区＜以下略＞
被            告                        Ｂ４
東京都葛飾区＜以下略＞
被            告                        Ｂ５
被告ら訴訟代理人弁護士      江藤鉄   兵
主                文
１被告らは，原告に対し，連帯して４９７万７６４２円及びこれに対する被告株式会社マチデン，被告Ｂ１及び被告Ｂ２においては平成２１年１０月８日から，被告Ｂ３及び被告Ｂ４においては同月１４日から，被告Ｂ５においては同月７日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。３訴訟費用は，これを２０分し，その１を被告らの負担とし，その余は原告の負担とする。
４この判決の第１項は，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
１被告らは，原告に対し，連帯して１億０３１０万８５９４円及びこれに対する被告株式会社マチデン，被告Ｂ１及び被告Ｂ２においては平成２１年１０月８日から，被告Ｂ３及び被告Ｂ４においては同月１４日から，被告Ｂ５においては同月７日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告株式会社マチデンは，「株式会社マチデン」の商号を使用してはならない。
３被告株式会社マチデンは，東京法務局世田谷出張所平成２１年６月１１日受付の被告株式会社マチデンの設立登記中，「株式会社マチデン」の商号の抹消登記手続をせよ。
第２事案の概要
本件は，原告が，原告の監査役の地位にある被告Ｂ１（以下「被告Ｂ１」という。）が，いずれも原告の元従業員である被告Ｂ２（以下「被告Ｂ２」という。），被告Ｂ３（以下「被告Ｂ３」という。）及び被告Ｂ４（以下「被告Ｂ４」という。）並びに原告の下請会社の取締役である被告Ｂ５（以下「被告Ｂ５」といい，また，上記被告５名を総称して，「被告Ｂ１ら」という場合がある。）と共謀の上，原告の配送センターから原告所有の営業用資産を無断で運び出し，原告の業務から一斉に離脱するとともに，原告の顧客住所録等の重要書類をすべて奪って原告の営業活動を停止させ，更にこれらの重要書類を用いるなどして新たに設立した被告株式会社マチデン（以下「被告会社」という。）において原告の取引先への営業行為を行い，原告の顧客を横奪したことが，原告の営業用資産の所有権侵害及び営業利益侵害の共同不法行為（被告Ｂ１については，選択的に監査役の会社に対する任務懈怠）に該当し，また，被告会社の商号「株式会社マチデン」（以下「被告商号」という。）の使用は，原告の営業表示として周知な「株式会社町田電機商会」の商号（以下「原告商号」という。）又はその略称である「町電（マチデン）」と類似する営業表示の使用として不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１号の不正競争行為に該当するなどと主張し，被告Ｂ１らに対し，民法７１９条，７０９条（被告Ｂ１については，選択的に会社法４２３条１項）に基づく損害賠償を求め，被告会社に対し，民法７１９条，会社法３５０条，不競法４条に基づく損害賠償と同法３条１項に基づく被告商号の使用の差止め及び同条２項に基づく侵害の停止に必要な行為として被告商号の抹消登記手続を求めた事案である。１争いのない事実（弁論の全趣旨により認められる事実を含む。）
(1)当事者
ア原告は，電気，照明器具のリース及び工事等を目的とする株式会社であり，その主な業務は，展示会，イベント等の会場における電気工事及び照明器具等のレンタルである。
原告は，東京に本社，名古屋に営業所を置き，それぞれ営業の拠点となる配送センター（以下，東京本社の配送センター（東京都墨田区緑所在）を「緑配送センター」という。）を有している。
なお，原告は，亡Ｃ（以下「亡Ｃ」という。）が昭和３５年に個人で創業した「町田電機商会」を法人化して，昭和５４年１２月１５日に設立されたものであり，その代表取締役であるＡ（以下「原告代表者」という。）の妻Ｄ（以下「Ｄ」という。）及び被告Ｂ１は，いずれも亡Ｃの子であり，また，Ｄと被告Ｂ１は，姉と弟の関係にある。
イ(ア)被告会社は，平成２１年６月１１日に設立された，展示会，イベント，キャンペーンに伴う電気工事及び電気，照明器具のリース・レンタル，販売等を業とする株式会社である。
(イ)被告Ｂ１は，原告の監査役であり，平成２１年６月末ころまで原告の下請業務を行っていた有限会社トータルワン（以下「トータルワン」という。）の取締役である。
被告Ｂ１は，緑配送センターを拠点としてトータルワンが原告から委託を受けた下請業務を行い，被告会社の設立以降は，その専務取締役を名乗って被告会社の業務に従事している。
(ウ)被告Ｂ２は，平成２１年６月末ころまで緑配送センターで勤務していた原告の元従業員であり，被告会社の代表取締役である。(エ)被告Ｂ３及び被告Ｂ４は，いずれも，平成２１年６月末ころまで緑配送センターで勤務していた原告の元従業員である。
(オ)被告Ｂ５は，平成２１年６月末ころまで原告の下請業務を行っていた有限会社ピュアライフ（以下「ピュアライフ」という。）の取締役である。
被告Ｂ５は，緑配送センターを拠点としてピュアライフが原告から委託を受けた下請業務を行い，被告会社の設立以降は，その取締役を名乗って被告会社の業務に従事している。
(2)被告Ｂ１らによる原告の営業用資産等の運び出しとその後の返却ア被告Ｂ１らは，平成２１年６月当時，緑配送センターにおいて，原告本社が受注した業務又はその下請業務に従事していた。他方，原告代表者は，原告の名古屋営業所に常駐し，主に同営業所における業務全般の統括に当たっていた。


緑配送センターにおける業務は，東京近郊で開催される各種展示会やイベント等の会場において，顧客からの依頼に基づき，原告が保有する照明器具や電気資材を使用して電気工事を行うとともに，これらの器具等をレンタルするというものであった。
そのため，原告は，上記業務に必要とされる各種の照明器具，電気資材，工具類等を所有しており，平成２１年６月当時の緑配送センターにおいても，上記業務に使用される原告所有の照明器具，電気資材，工具類等（以下，これらを「営業用資産」と総称する。）が保管されていた。イ被告Ｂ１並びにその指示を受けた被告Ｂ２，被告Ｂ３，被告Ｂ４及び被告Ｂ５らは，平成２１年６月１７日から同月末ころまでの間に，原告代表者の了解を得ることなく，緑配送センターに保管されていた原告所有の営業用資産を数回に分けて運び出し，これらを被告会社の倉庫に移動させた。
その際，被告Ｂ１らは，緑配送センター内に保管されていた原告の顧客住所録等の書類も持ち出した。
ウ被告らの代理人弁護士は，平成２１年８月１８日，原告の代理人弁護士に対し，話合いの上で，緑配送センターから運び出された営業用資産を返却する旨の書面（乙１２）を送付した後，同月末ころまでに被告Ｂ１らが緑配送センターから運び出した物品（住所録等の書類を含む。）をリストアップした書面（乙３，４）を作成して原告の代理人弁護士に送付し，その後，同年９月末ころまでに，上記リストアップした物品を原告に返却した。
(3)被告会社における営業活動
被告会社は，平成２１年７月，「代表取締役Ｂ２」，「専務取締役Ｂ１」及び「取締役Ｂ５」の連名で，被告会社の設立・開業に当たっての挨拶等を記載した「新会社設立の挨拶状」と題する書面（甲３。以下「本件挨拶状」という。）及び「代表取締役Ｂ２」の名義で，被告会社の設立に伴い振込用の銀行口座を開設した旨を案内する内容の「お振込口座新設のご案内」と題する書面（甲５。以下「本件案内状」という。）を作成し，原告の緑配送センターと取引のある７５の会社又は個人に対してこれらを郵送するとともに，同じく原告の緑配送センターと取引のある４１の会社又は個人（ただし，その一部は，上記７５の会社又は個人と重複する。）に対してこれらをファックス送信した。
２争点
本件の争点は，次のとおりである。
(1)被告Ｂ１らが原告の緑配送センターから営業用資産を無断で運び出したことについて，原告の被告らに対する営業用資産の所有権侵害の共同不法行為（被告Ｂ１については，選択的に監査役としての任務懈怠）に基づく損害
賠償請求の可否（争点１）
(2)被告Ｂ１らの一連の行為について，原告の被告らに対する営業利益侵害の共同不法行為（被告Ｂ１については，選択的に監査役としての任務懈怠）
に基づく損害賠償請求の可否（争点２）
(3)被告会社による被告商号の使用について，不競法２条１項１号の不正競
争行為の成否及び原告の損害額（争点３）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（営業用資産の所有権侵害の共同不法行為等に基づく損害賠償請求の可否）
(1)原告の主張
ア被告Ｂ１らによる原告の所有権の侵害行為
被告Ｂ１らは，共謀の上，平成２１年６月１７日から同月末ころまでの間に，原告代表者の了解を得ることなく，原告の緑配送センターに保管されていた原告所有の営業用資産をすべて運び出し，被告会社の倉庫に移動させた。被告Ｂ１らが運び出した営業用資産は，別紙持出物件目録の「品名」欄記載の各物品であり，その各数量は，同目録の「④奪取個数」欄記載のとおりである。
なお，別紙持出物件目録の「④奪取個数」欄記載の数量は，原告代表者が，被告Ｂ１らによる上記運び出しが行われた平成２１年６月当時に緑配送センターに存在したものと考えられる営業用資産の品目及びその数量を明らかにするために作成した訴状添付の「持出し表（ＮＯ．１）」ないし「持出し表（ＮＯ．３）」（以下「本件持出し表」という。）に基づくものである。
その後，被告らは，平成２１年９月末までに，緑配送センターから運び出した営業用資産のうち，別紙持出物件目録の「②返却数」欄記載の数量の各物品を，被告らの代理人弁護士を通じて原告に返却したが，未だに同目録の「④－②」欄記載の数量の各物品（以下「本件各物品」という。）を返却していない。
イ被告らの責任原因
被告Ｂ１らの上記行為は，共同して，故意に，原告の営業用資産に係る所有権を侵害するものであり，原告に対する共同不法行為を構成するから，被告Ｂ１らは，上記行為によって原告が受けた損害を連帯して賠償する責任を負う。
また，被告Ｂ２は，上記行為によって，被告会社の代表者としての職務を行うについて第三者に損害を加えたものといえるから，会社法３５０条により，被告会社においても，被告Ｂ２の上記行為によって原告が受けた損害を賠償する責任を負う。
さらに，被告Ｂ１の上記行為は，原告の監査役の地位にある者による原告に対する任務懈怠行為にも当たるから，被告Ｂ１は，会社法４２３条１項に基づく責任としても，上記行為によって原告が受けた損害を賠償する責任を負う。
ウ原告の損害
原告は，被告らによる上記所有権侵害の共同不法行為によって，未返却の本件各物品の財産的価値に相当する額の損害を受けた。本件各物品の品目及びその数量は，別紙持出物件目録の「④－②」欄記載のとおりであり（同欄に「０」以外の数字が記載された「品名」に係る物品が未返却のものであり，当該数字がその数量である。），また，本件各物品の単価は，それぞれ同目録の「単価」欄記載のとおりである。したがって，原告の損害額は，別紙持出物件目録の「残存損害額」欄記載の金額（「④－②」欄記載の未返却物品の数量に，「単価」欄記載の単価を乗じた額）の合計額１３５０万４００４円となる。
エ小括


したがって，原告は，被告らに対し，原告の営業用資産の所有権侵害の共同不法行為（被告Ｂ１については，選択的に監査役としての任務懈怠）に基づく損害賠償として，連帯して１３５０万４００４円及びこれに対する不法行為の後である本件訴状送達の日の翌日（被告会社，被告Ｂ１及び被告Ｂ２においては平成２１年１０月８日，被告Ｂ３及び被告Ｂ４においては同月１４日，被告Ｂ５においては同月７日）から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告らの主張
ア被告Ｂ１らが，平成２１年６月１７日から同月末ころまでの間に，原告代表者の了解を得ることなく，原告の緑配送センターに保管されていた原告所有の営業用資産を運び出し，被告会社の倉庫に移動させたことは認めるが，当該運び出しに係る物品の品目及び数量に関する原告の主張には誤りがある。
すなわち，原告は，被告Ｂ１らが運び出した営業用資産は，別紙持出物件目録の「品名」欄記載の物品であり，その各数量は，同目録の「④奪取個数」欄記載のとおりである旨主張するが，その中には，被告Ｂ１らにおいて運び出した事実のない物品が含まれており，また，各物品の数量も不正確である。
イまた，被告らは，平成２１年９月末までに，被告Ｂ１らが緑配送センターから運び出した営業用資産のすべてを，被告らの代理人弁護士を通じて原告に返却している。
原告は，被告Ｂ１らが，別紙持出物件目録の「品名」欄記載の物品について，同目録の「④奪取個数」欄記載の数量を原告の緑配送センターから運び出しながら，そのうち，同目録の「②返却数」欄記載の数量しか原告に返却しておらず，本件各物品が未だ返却されていない旨を主張するが，原告が主張する上記運び出しに係る物品の数量及び返却された物品の数量は，上記アのとおり，不正確なものであるから，未返却の本件各物品がある旨の原告の主張も誤りである。
ウ原告主張の損害額は争う。
なお，原告の緑配送センターに係る計算書類（乙１５）によれば，原告の緑配送センターの平成２０年１０月３１日時点の原材料棚卸高は８８万１４００円と評価されており，原告が主張する未返却の営業用資産（本件各物品）の財産的価値を大きく下回っている。
エしたがって，原告の被告らに対する営業用資産の所有権侵害の共同不法行為等に基づく損害賠償請求は，理由がない。
２争点２（営業利益侵害の共同不法行為等に基づく損害賠償請求の可否）
(1)原告の主張
ア被告Ｂ１らによる原告の営業利益の侵害行為
(ア)被告Ｂ１らは，次のとおり，原告の緑配送センターにおける営業活動を停止させるとともに，原告の顧客を横奪する行為を行った。
ａ営業用資産等の奪取
被告Ｂ１らは，原告の緑配送センターから営業用資産すべての運び出しを行っているところ，そこに含まれる照明器具や電気資材等は，イベント等の会場における電気工事や照明器具等のレンタルという原告の営業活動において必要不可欠なものであるから，これらを奪われることにより，原告は，緑配送センターにおける営業活動を行うことができなくなった。
また，被告Ｂ１らは，緑配送センターから顧客住所録等の重要書類の持ち出しも行っているところ，これらの書類は，原告が円滑に営業活動を行う上で必要なものであるから，これらを奪われることにより，原告は，緑配送センターにおける営業活動を阻害された。以上のとおり，営業用資産及び重要書類を奪取した被告Ｂ１らの行為は，原告に，緑配送センターにおける営業活動の停止を余儀なくさせるものであった。
ｂ被告Ｂ１らの一斉離脱及び他の原告従業員への働きかけ被告Ｂ１らは，原告の緑配送センターにおける業務に従事する主要な人員であったところ，平成２１年６月末ころには，いずれも原告の緑配送センターに出社しなくなり，被告会社の業務に従事するようになった。
また，被告Ｂ１らは，緑配送センターに勤務していた他の原告の従業員に対しても，原告を退社して被告会社に入社するよう働きかけ，被告会社に移籍させた。
以上のとおり，原告の緑配送センターの業務から一斉に離脱するとともに，原告の他の従業員をも退社させた被告Ｂ１らの行為は，営業用資産等の運び出しと相まって，原告に，緑配送センターにおける組織活動の停止を余儀なくさせるものであった。
ｃ持ち出した書類を利用した原告の顧客への営業行為被告Ｂ１らは，被告会社の業務において，原告の緑配送センターから持ち出した書類を利用して，原告の顧客への営業行為を行い，現にこれらの顧客との間で取引関係を持つに至っている。
すなわち，被告Ｂ１らは，平成２１年７月ころ，本件挨拶状及び本件案内状を原告の緑配送センターにおける多数の顧客に対し郵送又はファックス送信しているところ，その際には，原告の緑配送センターから持ち出した原告の顧客住所録を利用しているものと考えられる。
このように，被告Ｂ１らは，顧客住所録等の重要書類の持ち出しによって原告の顧客に対するアプローチを阻害する一方で，当該書類を利用して原告の顧客に対する網羅的な営業行為を行ったものであり，その結果，被告会社は，現に多くの原告の顧客との間で取引関係を持つに至っている。
以上のとおり，原告の緑配送センターから顧客住所録等の重要書類を持ち出した上で，これを利用して原告の顧客への営業行為を行った被告Ｂ１らの行為は，原告の顧客を違法に横奪する行為というべきである。
ｄ顧客による混同の惹起
被告Ｂ１らは，原告と競業関係にある被告会社を設立するに当たり，原告の商号と極めて類似する「株式会社マチデン」という商号（被告商号）を付した。また，被告会社の役員及び従業員は，原告の緑配送センターの業務に従事していた者と重なっていた。
そのため，被告Ｂ１らの営業行為の相手方となった原告の顧客らは，被告会社を原告が商号変更した会社，あるいは，原告と密接な関係がある会社と誤信し，その結果，原告が受注して行った仕事の報酬が被告会社に支払われたり，原告が受注した仕事を被告会社が行ったりする事態が生じた。
このように，被告Ｂ１らは，原告の顧客らに，被告会社と原告との混同を生じさせ，それに乗じて原告の顧客との取引を開始したものであり，このような被告Ｂ１らの行為は，原告の顧客を違法に横奪する行為というべきである。
(イ)以上のとおり，被告Ｂ１らが行った上記(ア)の一連の行為は，自由競争の範囲を超え，社会的相当性を逸脱するものであって，原告の営業利益を違法に侵害する行為といえる。


イ被告らの責任原因
被告Ｂ１らの上記行為は，共同して，故意に，原告の営業利益を違法に侵害するものであり，原告に対する共同不法行為を構成するから，被告Ｂ１らは，上記行為によって原告が受けた損害を連帯して賠償する責任を負う。
また，被告Ｂ２は，上記行為によって，被告会社の代表者としての職務を行うについて第三者に損害を加えたものといえるから，会社法３５０条により，被告会社においても，被告Ｂ２の上記行為によって原告が受けた損害を賠償する責任を負う。
さらに，被告Ｂ１の上記行為は，原告の監査役の地位にある者による原告に対する任務懈怠行為にも当たるから，被告Ｂ１は，会社法４２３条１項に基づく責任としても，上記行為によって原告が受けた損害を賠償する責任を負う。
ウ原告の損害
被告Ｂ１らによる前記ア(ア)の一連の行為の結果，原告は，緑配送センターにおける営業活動を行うことができなくなり，更に被告会社によって顧客を奪われ，原告が緑配送センターの営業を再開しても顧客を取り戻すことは不可能であることから，緑配送センターにおける営業を行うことが半永久的に不可能となった。
そして，原告の緑配送センターにおける平成２０年度（平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日まで）の営業利益は１７９２万０９１８円であるところ，被告Ｂ１らの上記侵害行為がなければ，原告の緑配送センターでは，平成２１年６月以降５年間にわたって，平成２０年度と同額の営業利益が得られていたはずであるから，原告が受けた営業上の逸失利益相当の損害額は，８９６０万４５９０円（１７９２万０９１８円×５年間）である。
エ小括
したがって，原告は，被告らに対し，原告の営業利益侵害の共同不法行為（被告Ｂ１については，選択的に監査役としての任務懈怠）に基づく損害賠償として，連帯して８９６０万４５９０円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日（被告会社，被告Ｂ１及び被告Ｂ２においては平成２１年１０月８日，被告Ｂ３及び被告Ｂ４においては同月１４日，被告Ｂ５においては同月７日）から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告らの主張
ア原告の営業利益の侵害について
(ア)被告Ｂ１らが，平成２１年６月１７日から同月末ころまでの間に，原告の緑配送センターから原告所有の営業用資産の運び出し及び顧客住所録等の書類の持ち出しを行ったことは事実であるが，被告らは，同年９月末ころまでには，これらの物品及び書類をすべて原告に返却しているから，上記運び出し等によって原告に営業上の被害が生ずる可能性があるのは，平成２１年６月中旬ころから同年９月末ころまでの期間のことにすぎない。
(イ)また，被告Ｂ１らが，平成２１年６月末ころに原告の緑配送センターの業務から離脱したのは，原告が，同月２０日に，被告Ｂ２，被告Ｂ３及び被告Ｂ４を解雇し，また，トータルワン及びピュアライフとの間の業務委託関係を解消したことによるものである。そして，このことは，原告が，被告Ｂ３及び被告Ｂ４の平成２１年７月分（同年６月１６日からの１か月分）の給与につき，同年６月１６日から同月２０日までの５日分の給与のみを支払うこととする処理を行っている事実（乙１８，１９の１及び２，２４）から裏付けられる。
したがって，被告Ｂ１らが一斉に原告の緑配送センターにおける業務から離脱することによって，原告の営業利益を侵害した旨の原告の主張は失当である。
(ウ)被告会社が原告の緑配送センターの取引先に対し本件挨拶状及び本件案内状を送付したこと及び被告会社が現に相当数の原告の緑配送センターの取引先との間で取引関係を持つに至ったことは事実であるが，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターから持ち出した書類を利用して原告の取引先への営業行為を行ったという事実はない。被告Ｂ１らは，原告の緑配送センターの業務を行ってきたことによる人的関係等に基づいて，原告の取引先に対する営業行為を行ったことがあるにすぎず，原告の営業秘密に係る情報を利用したり，原告の信用をおとしめたりするなど，不当な方法による営業行為を行った事実はない。
したがって，被告Ｂ１らが，被告会社の業務として行った営業行為は，何ら自由競争の範囲を超えるようなものではない。
(エ)被告商号は，原告商号と類似しておらず，取引先において，被告会社と原告とを混同するおそれはないし，また，原告の取引先において，被告会社を原告と混同して，被告会社との取引を行ったという事実もない。
(オ)以上のとおり，本件における被告Ｂ１らの行為は，何ら社会的相当性を逸脱するものではなく，原告の営業利益を違法に侵害するものとはいえない。
イ損害について
原告主張の損害額は争う。
前記ア(ア)のとおり，被告Ｂ１らの営業用資産の運び出し等によって原告に営業上の損害が生ずる可能性があるのは，営業用資産が運び出された平成２１年６月中旬ころから，これらが返却された同年９月末ころまでの期間のことにすぎず，その後は，原告において，新たに人員を補充して営業活動を行うことは可能であり，原告が営業を再開しなかったのは，原告自身の問題にすぎない。
したがって，被告Ｂ１らの行為によって，原告が平成２１年６月以降の５年間分の営業利益に係る逸失利益に相当する損害を受けたものと認めるべき根拠はない。
ウ小括
以上によれば，原告の被告らに対する営業利益侵害の共同不法行為等に基づく損害賠償請求は，理由がない。
３争点３（被告会社の不正競争行為の成否等）
(1)原告の主張
ア亡Ｃは，昭和３５年の創業以来，「町田電機商会」の商号を使用して，イベント等の会場における電気工事等の業務を行い，昭和５４年１２月１５日に設立された原告は，亡Ｃの上記営業を引き継ぎ，「株式会社町田電機商会」の商号（原告商号）を使用して，平成２１年６月ころまで，イベント等の会場における電気工事等の業務を継続して行ってきた。しかるところ，原告商号は，平成２１年６月当時，原告の上記業務に係る営業表示として，その需要者である東京２３区内のディスプレイ関連事業者らの間で周知であった。


また，原告は，東京２３区内のディスプレイ関連事業者らの間では，「町電（マチデン）」という略称でも呼ばれており，このような略称も，平成２１年６月当時，原告の上記業務に係る営業表示として，その需要者である東京２３区内のディスプレイ関連事業者らの間で周知であった。イ被告会社がイベント等の会場における電気工事等の業務において使用する株式会社マチデンの商号（被告商号）が，原告の周知な営業表示である原告商号及び「町電（マチデン）」の略称とそれぞれ類似していることは明らかである。
また，このような商号の類似性に加え，原告と被告会社が同種の事業を行っていること，被告会社の役員や従業員がかつて原告の役員や従業員であった者であることなどからすれば，被告会社の取引先において，被告会社を原告と同一の事業主体と混同する可能性は極めて高い。ウ以上によれば，被告会社がイベント等の会場における電気工事等の業務において被告商号を使用する行為は，不競法２条１項１号の不正競争行為に該当する。
そして，被告会社の上記不正競争行為によって，原告が営業利益を侵害されることは明らかであるから，原告は，被告会社に対し，不競法３条１項に基づく侵害の停止の請求として被告商号の使用の差止めを，同条２項に基づく侵害の停止に必要な行為の請求として被告商号の抹消登記手続を，それぞれ求めることができる。
エまた，原告は，被告会社の上記不正競争行為によって，営業利益を侵害され，前記２(1)ウで述べたのと同様の営業上の逸失利益に相当する額の損害を受けたから，原告は，被告会社に対し，不競法４条に基づく損害賠償として，８９６０万４５９０円及びこれに対する不正競争行為の後である訴状送達の日の翌日(平成２１年１０月８日)から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告会社の主張
ア原告商号が，平成２１年６月当時，原告の業務に係る営業表示として，その需要者である東京２３区内のディスプレイ関連事業者らの間で周知であったとの主張は争う。
また，原告が，東京２３区内のディスプレイ関連事業者らの間で，「町電（マチデン）」という略称で呼ばれているとの事実は否認し，当該略称が，平成２１年６月当時，原告の業務に係る営業表示として，その需要者である東京２３区内のディスプレイ関連事業者らの間で周知であったとの主張は争う。
イ被告商号が，原告商号及び「町電（マチデン）」の略称とそれぞれ類似しているとの主張及び被告会社の取引先において被告会社を原告と同一の事業主体と混同する可能性が極めて高いとの主張は，いずれも争う。ウしたがって，被告会社がイベント等の会場における電気工事等の業務において被告商号を使用する行為は，不競法２条１項１号の不正競争行為に該当するものではないから，原告の被告会社に対する被告商号の使用の差止請求，被告商号の抹消登記手続請求及び損害賠償請求は，いずれも理由がない。
また，原告は，被告会社の不正競争行為によって，５年間分の営業利益に係る営業上の逸失利益に相当する額（８９６０万４５９０円）の損害を受けた旨主張するが，前記２(2)イで述べたとおり，被告会社の行為によって，原告が５年間分の営業利益に係る逸失利益に相当する額の損害を受
けたものと認めるべき根拠はない
第４当裁判所の判断
１争点１（営業用資産の所有権侵害の共同不法行為等に基づく損害賠償請求の可否）について
(1)被告Ｂ１並びにその指示を受けた被告Ｂ２，被告Ｂ３，被告Ｂ４及び被告Ｂ５らが，平成２１年６月１７日から同月末ころまでの間に，原告代表者の了解を得ることなく，原告の緑配送センターに保管されていた原告所有の営業用資産を数回に分けて運び出し，これらを被告会社の倉庫に移動させたこと，その後，同年９月末ころまでに，被告らが，原告に対し，営業用資産の返却を行ったことは，前記争いのない事実(2)イ及びウのとおりである。原告は，被告Ｂ１らが緑配送センターから運び出した営業用資産の中に，未だに原告に返却されていない本件各物品（別紙持出物件目録の「④－②」欄記載のもの）が存在するとした上で，被告Ｂ１らの上記運び出し行為は，原告の営業用資産の所有権を侵害する共同不法行為を構成し，これによって原告は，未返却の本件各物品の財産的価値に相当する額の損害を受けた旨を主張する。
ところで，被告Ｂ１らの上記運び出し行為によって，原告が原告主張のとおりの損害を受けたことが認められるためには，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターから運び出した営業用資産の品目及びその各数量が特定され，その中に本件各物品が含まれていることが前提となる。
この点について，原告は，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターから運び出した営業用資産の品目及びその各数量は，本件持出し表に基づいて作成した，別紙持出物件目録の「品名」欄及び「④奪取個数」欄記載のとおりである旨主張する。
そして，原告代表者は，原告の緑配送センターにおいては，営業用資産の種類及び数量を記載した棚卸表は作成されていないが，東京本社（緑配送センター）と名古屋営業所とは営業内容が同一であり，使用する資材もほぼ共通（ただし，営業規模の違いにより個数は異なる。）しているので，名古屋営業所における平成２０年１０月３１日現在の棚卸表（甲１６）を基にし，これに緑配送センターと名古屋営業所の売上げ及び営業規模の差異を加味して，緑配送センターに存在すると考えられる営業用資産の品目及びその各数量を推計し，本件持出し表を作成した旨の供述（陳述書（甲５１）における陳述を含む。）をする。
しかるところ，原告代表者が上記推計の基礎としたとされる名古屋営業所の「棚卸表」（甲１６）は，それ自体，いかなる経過で作成された文書であるのかが不明であり，その内容について，適式の会計帳簿などの客観的な裏付けが示されているものでもなく，また，原告代表者の供述によっても，その推計の具体的な方法及び内容は全く不明である。


してみると，原告が主張する被告Ｂ１らが原告の緑配送センターから運び出したとされる営業用資産の品目及びその各数量は，結局のところ，原告代表者の不確実な推計に基づくものにすぎず，客観性のある裏付資料に基づくものではないというべきであるから，これを認めるに足りない。そうすると，原告の上記主張に係る品目及びその各数量が，被告Ｂ１らによって運び出された営業資産の品目及びその各数量であることを前提として，未返却の本件各物品の営業用資産の品目及びその各数量を算出する原告の主張は，全体として不正確なものといわざるを得ない。(2)以上によれば，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターから本件各物品を運び出し，これが未返却であるとの原告の主張は，これを認めることができないというべきであるから，その余の点につき判断するまでもなく，原告の被告Ｂ１らに対する営業用資産の所有権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。
また，同様に，原告の被告会社に対する会社法３５０条に基づく損害賠償請求及び原告の被告Ｂ１に対する会社法４２３条１項に基づく損害賠償請求もいずれも理由がない。
２争点２（営業利益侵害の共同不法行為等に基づく損害賠償請求の可否）につ
いて
(1)共同不法行為等の成否について
ア前記争いのない事実と証拠（甲３ないし７，１１，１２，１７，２１，２４ないし２７，３４ないし５１，乙３ないし５，１２，２６，２７（枝番のあるものは，枝番を含む。），原告代表者，被告Ｂ１）及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。
(ア)被告Ｂ１は，原告の監査役であり，取締役ではなかったが，平成２１年６月当時，原告の専務取締役を名乗り，原告の緑配送センターにおける業務を統括していた。
被告Ｂ１は，同月上旬ころ，被告会社の開業に向け，不動産業者との間で被告会社が業務に使用するための物件の賃借交渉を行うなどの準備を進めていた。
その後，同月１１日，被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５の３名が発起人となって，展示会，イベント，キャンペーンに伴う電気工事及び電気，照明器具のリース・レンタル，販売等を目的とする被告会社が設立され，同日，被告Ｂ２を代表取締役とする設立登記がされた。被告会社の設立に当たっては，発行済株式総数８０株のうち，被告Ｂ１が４０株を，被告Ｂ２及び被告Ｂ５がそれぞれ２０株を引き受けた。(イ)被告Ｂ１並びにその指示を受けた被告Ｂ２，被告Ｂ３，被告Ｂ４及び被告Ｂ５らは，平成２１年６月１７日から同月末ころまでの間に，原告代表者の了解を得ることなく，原告の緑配送センターに保管されていた原告所有の営業用資産すべてを数回に分けて運び出し，これらを被告会社の倉庫に移動させた。
その際，被告Ｂ１らは，原告の緑配送センター内に保管されていた，①原告の緑配送センターにおける取引先の住所や電話番号が記載された住所録（以下「本件住所録」という。），②原告が取引先に発行した電気工事等に係る見積書（以下「本件見積書」という。），③原告の緑配送センターにおける日々の作業予定（作業の日時・場所，発注元等）が記載された作業予定表（以下「本件作業予定表」という。），④原告が過去に電気工事等を行ったイベント等の会場の図面（以下「本件会場図面」という。）も持ち出した（以下，これらの書類を総称して，「本件持ち出し書類」という。）。
(ウ)被告Ｂ１らは，平成２１年７月以降，一斉に原告の緑配送センターに出社しなくなり，同営業所の業務を行わなくなった。その結果，原告の緑配送センターにおいては，平成２１年７月以降の売上げが大幅に減少するに至った。
(エ)平成２１年７月以降，被告Ｂ２は，被告会社の代表取締役として，被告Ｂ１は，対外的に被告会社の「専務取締役」を名乗り，被告Ｂ５は，対外的に被告会社の「取締役」を名乗り，それぞれ被告会社において，イベント等の会場における電気工事や照明器具等のレンタルの業務に従事している。
また，被告Ｂ３及び被告Ｂ４は，平成２１年７月以降，被告会社の上記業務に関与している。
(オ)被告会社は，平成２１年７月，「代表取締役Ｂ２」，「専務取締役Ｂ１」及び「取締役Ｂ５」の連名で，被告会社の設立・開業に当たっての挨拶等を記載した本件挨拶状及び「代表取締役Ｂ２」の名義で，被告会社の設立に伴い振込用の銀行口座を開設した旨を案内する内容の本件案内状を作成し，原告の緑配送センターと取引のある７５の会社又は個人に対してこれらを郵送するとともに，同じく原告の緑配送センターと取引のある４１の会社又は個人（ただし，その一部は，上記７５の会社又は個人と重複する。）に対してこれらをファックス送信した。その際，被告会社は，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターの業務に従事する中で知り得た原告の取引先についての情報を利用した。その後，被告会社は，現在までの間に，その業務に関し，上記７５及び４１の会社又は個人のうちの相当数（少なくとも，甲７の１の表において，「取引ＯＫ」を表す「●」の表示が付された十数社）との間において取引関係を持つに至っている。
(カ)被告らは，平成２１年９月末ころまでに，緑配送センターから運び出した営業用資産を原告に返却した。
また，被告らは，平成２１年９月末ころまでに，本件住所録及び本件会場図面を原告に返却した。


イそこで，以上の認定事実に基づき，被告らの行為が，原告の営業利益を違法に侵害する不法行為を構成するものといえるか否かにつき検討する。(ア)まず，前記アの認定事実によれば，被告Ｂ１は，原告の緑配送センターにおいて，その業務を統括する立場にある中で，その指揮下にある被告Ｂ２，被告Ｂ５，被告Ｂ３及び被告Ｂ４（以下，上記被告４名を「被告Ｂ２ら」という。）に指示して，緑配送センターに保管されていた原告所有の営業用資産を運び出して被告会社の倉庫に移動させるとともに，被告Ｂ２らと意を通じて，一斉に原告の緑配送センターにおける業務から離脱したものである（なお，原告は，被告Ｂ１らが，緑配送センターに勤務していた他の原告の従業員に退社を働きかけ，被告会社に移籍させた旨主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。）。被告Ｂ１のこれらの行為は，原告がその業務を行う上で必要不可欠であることが明らかな営業用資産を原告において使用不可能な状況にするとともに，原告の緑配送センターの業務の中心となる人材のほとんどを一斉に失わせるものであり，原告の緑配送センターにおける営業活動を極めて困難とする結果をもたらすものであることが明らかである。そして，被告Ｂ１は，このように原告の緑配送センターにおける営業活動を困難にする一方で，前記ア認定のとおり，原告と競業関係にある被告会社の設立・開業を主導的に行い，しかも，原告の業務に従事する中で知り得た原告の取引先についての情報を利用して，多数の原告の緑配送センターの取引先に対して本件挨拶状及び本件案内状を送付するなど，被告会社としての営業行為を行い，その結果，被告会社は，現に相当数の原告の取引先との間で，取引関係を持つに至っている。しかも，被告Ｂ１による上記各行為は，平成２１年６月から７月にかけての近接した時期に連続して行われているのであり，その経過に鑑みれば，被告Ｂ１が，当初から，原告の緑配送センターにおける営業活動を妨害しつつ，原告の顧客を奪って被告会社の利益を図ることを目的として，上記一連の行為を行ったものであることは，優にこれを認めることができる。
以上のような被告Ｂ１による一連の行為の目的，内容及びその結果を総合勘案すれば，被告Ｂ１の上記行為は，競業者間の自由競争の範囲内にある営業行為と評価し得るものではなく，原告の営業利益を違法に侵害するものとして，不法行為を構成するというべきである。(イ)次に，前記アの認定事実によれば，被告Ｂ２及び被告Ｂ５は，被告Ｂ１と意を通じて，上記のとおり，原告所有の営業用資産の運び出し，原告の緑配送センターの業務からの一斉離脱，被告会社の設立・開業，原告の業務に従事する中で知り得た原告の取引先についての情報を利用しての原告の取引先に対する営業行為といった一連の行為のすべてに関与しているものであり，その経過からみて，被告Ｂ２及び被告Ｂ５が，当初から，原告の緑配送センターにおける営業活動を妨害しつつ，原告の顧客を奪って被告会社の利益を図るという目的を被告Ｂ１と共有し，上記一連の行為に加担したものであることは，優にこれを認めることができる。
したがって，被告Ｂ２及び被告Ｂ５の行為は，被告Ｂ１の場合と同様に，原告の営業利益を違法に侵害するものとして，不法行為を構成するものというべきである。
また，被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５による上記一連の行為は，客観的に関連し共同して行われたものということができるから，民法７１９条１項の共同不法行為を構成するものといえる。
(ウ)また，被告Ｂ３及び被告Ｂ４は，被告Ｂ１と意を通じて，上記のとおり，原告所有の営業用資産の運び出し及び原告の緑配送センターの業務からの一斉離脱にそれぞれ関与し，また，原告の業務からの離脱後，被告会社の業務に関与している事実もあるが，他方で，被告会社の設立・開業や被告会社における本件挨拶状及び本件案内状の送付などの原告の取引先に対する営業行為への被告Ｂ３及び被告Ｂ４の関与状況は証拠上明らかではない。
しかしながら，原告所有の営業用資産の運び出し及び原告の緑配送センターの業務からの一斉離脱は，前記(ア)のとおり，原告の緑配送センターにおける営業活動を著しく困難とする結果をもたらすものであることが明らかなものであって，被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５による上記共同不法行為の重要部分を成すものであるから，上記の結果が生じることを認識しながら，被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５と意を通じてこれに加担した被告Ｂ３及び被告Ｂ４の行為は，少なくとも被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５による上記共同不法行為を幇助する行為に当たるものというべきである。
したがって，被告Ｂ３及び被告Ｂ４は，民法７１９条２項の幇助者として，被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５と同様の共同不法行為責任を負うものといえる。
(エ)さらに，被告Ｂ２の上記(イ)の一連の行為は，いずれも，被告Ｂ２が，被告会社の代表取締役に就任した後に，原告の顧客を奪って被告会社の利益を図ることを目的として行ったものであり，その中には，被告会社としての営業活動それ自体も含まれているのであるから，被告Ｂ２が当該行為によって原告に加えた損害は，被告会社の代表取締役がその職務を行うについて第三者に加えた損害ということができる。したがって，被告Ｂ２の上記(イ)の不法行為によって生じた損害については，会社法３５０条により，被告会社においても，その賠償の責任を負うものといえる。
ウこれに対し，被告らは，①被告Ｂ１らが，平成２１年６月末ころに原告の緑配送センターの業務から離脱したのは，原告が，被告Ｂ２，被告Ｂ３及び被告Ｂ４を解雇し，また，トータルワン及びピュアライフとの間の業務委託関係を解消したことによるものであること，②被告Ｂ１らは，被告会社において，原告の営業秘密に係る情報を利用したり，原告の信用をおとしめたりするなど，不当な方法による営業活動を行っていないことなどを挙げて，被告Ｂ１らの行為は，社会的相当性を逸脱するものではなく，原告の営業利益を違法に侵害するものとはいえない旨を主張する。そこで，被告らの上記主張の当否について，以下検討する。
(ア)上記①の点について


被告らは，原告による解雇等の事実を裏付ける事情として，原告が，被告Ｂ３及び被告Ｂ４の平成２１年７月分（同年６月１６日からの１か月分）の給与につき，同年６月１６日から同月２０日までの５日分の給与のみを支払うこととする処理を行ったとの事実を指摘する。しかしながら，上記事実の意味するところは，原告と被告Ｂ３及び被告Ｂ４との間において，上記被告両名が平成２１年６月２０日をもって原告を退職したことを前提とする給与の精算が行われたということにすぎず，このことから直ちに，上記被告両名の退職が，原告の解雇によるものであるとの事実が帰結されることにはならない。この点，前記アで認定したとおり，被告Ｂ１らは，原告の緑配送センターの業務に従事しているさなかに被告会社の開業の準備や設立の手続を行った上で，原告の緑配送センターの業務から一斉に離脱し，その後直ちに被告会社の業務に従事又は関与するようになったものであり，このような経過からすれば，被告Ｂ１らは，自発的に原告の緑配送センターの業務から離脱したものであって，原告が被告Ｂ３及び被告Ｂ４の給与について上記のような精算処理を行ったのは，上記被告両名の業務離脱という結果を受けた事後的な処理であったと考えるのが自然である。
以上のとおり，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターの業務から離脱したのは，原告からの解雇又は委託関係の解消によるものであるとの被告らの主張は，採用することができない。
(イ)上記②の点について
前記ア(オ)のとおり，被告会社においては，原告の緑配送センターの取引先である１００近くに及ぶ会社又は個人に対し，本件挨拶状及び本件案内状を送付する営業行為を行っているところ，被告会社がこのように多数の原告の緑配送センターの取引先を網羅する形での営業行為を行うことができたのは，原告の緑配送センターから持ち出した本件住所録を利用するか，又は，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターの業務に従事する中で知り得た取引先についての情報を利用したからにほかならないものといえる（この点に関し，被告Ｂ１においても，本件挨拶状及び本件案内状の送付先のリスト（甲７の１及び２）について，被告Ｂ１らが原告の緑配送センターにおける営業活動の中で取引先から受け取った名刺等に基づいて作成した旨を供述している。）。このように，被告Ｂ１，被告Ｂ２及び被告Ｂ５が，原告と競業関係にある被告会社を設立・開業した上で，原告の業務に従事する中で知り得た原告の取引先についての情報を利用して多数の原告の取引先に対して本件挨拶状及び本件案内状を送付するなどの営業行為を行っていることは明らかであり，併せて，被告Ｂ１らが，緑配送センターから原告所有の営業用資産を運び出すとともに，原告の緑配送センターの業務から一斉に離脱するなど，原告の緑配送センターにおける営業活動を妨害しつつ，原告の顧客を奪って被告会社の利益を図るという目的の下で一連の行為を行っていることからすれば，被告Ｂ１らの行為が競業者間の自由競争の範囲内にある営業行為と評価し得るものではなく，原告の営業利益を違法に侵害するものであることは明らかである。そして，このような評価は，被告らが主張するとおり，被告Ｂ１らが被告会社の営業行為を行うに当たって，原告の信用をおとしめるなどの不当な方法を用いた事実がないとしても，何ら左右されるものではない。(ウ)以上によれば，被告らが指摘する上記①の点は，そもそも事実とは認められないものであり，また，上記②の点は，それが事実であるとしても，被告Ｂ１らの行為の違法性を否定し得る事情となるものではないから，これらに基づく被告らの上記主張は，採用することができない。エ以上によれば，被告Ｂ１らによる原告所有の営業用資産の運び出し，原告の緑配送センターの業務からの一斉離脱，被告会社の設立・開業，原告の業務に従事する中で知り得た原告の取引先についての情報を利用しての原告の取引先に対する営業行為といった一連の行為は，原告の営業利益を違法に侵害する共同不法行為を構成するものであり，被告らは，これによって原告が受けた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。
(2)原告の損害について
ア原告は，被告らの上記共同不法行為の結果，原告において緑配送センターにおける営業を行うことが半永久的に不可能となったとして，原告の緑配送センターにおいて平成２１年６月以降５年間にわたって得られるはずの営業利益の合計額をもって，被告らの共同不法行為によって原告が受けた営業上の逸失利益に相当する損害である旨を主張する。そこで検討するに，イベント等の会場において，照明器具や電気資材を使用して電気工事を行うとともに，これらの器具等をレンタルするという原告の業務内容からすると，自ら照明器具等を保有するとともに，電気工事等に当たる人員を確保することは，原告がその業務を行う上で必要不可欠なことといえるから，被告Ｂ１らが，原告所有の営業用資産を緑配送センターから運び出すとともに，原告の緑配送センターの業務から一斉に離脱した行為は，少なくとも原告が新たに緑配送センターにおける物的及び人的な業務態勢を整備するまでの間においては，原告の緑配送センターにおける営業活動を事実上不可能とするものということができ，その限りにおいて，原告の上記主張は，これを首肯することができる。しかしながら，前記(1)ア(カ)のとおり，被告Ｂ１らが平成２１年６月１７日から同月末ころまでにかけて原告の緑配送センターから運び出した営業用資産は，当該運び出しの開始から３か月余りが経過した平成２１年９月末ころまでには原告に返却されているのであり，仮に，その一部に不足があったとしても，原告においてそれらを新たに調達することは可能であったものといえる。
また，電気工事等の現場の業務に当たる人員や営業その他の業務に当たる人員を，雇用や外注等の適宜の方法により確保することも，原告において可能なことというべきである。
このように，物的及び人的な業務態勢という面から客観的に見れば，遅くとも，平成２１年９月末ころに営業用資産が原告に返却され，更に物的及び人的な業務態勢を整備するために必要な準備期間を経た時点においては，原告が，緑配送センターにおける営業を行うことは可能であったものと認められる。
イこれに対し，原告代表者の供述中には，営業用資産が返却された後も，それまでに被告会社によって顧客が奪われ，ほとんどの顧客は戻ってこなかったため，営業の見通しが全く立たず，新しく人を雇い入れることができないので，原告が緑配送センターにおける営業を行うことは不可能となった旨の供述部分がある。


平成２８年３月２５日判決言渡
平成２７年(ネ)第１００１４号特許権侵害行為差止請求控訴事件（原審    東京地方裁判所平成２５年(ワ)第４０４０号）
口頭弁論終結日平成２８年２月１９日
判          決
控訴人           ＤＫＳＨジャパン株式会社（以下「控訴人ＤＫＳＨ」という。）
控訴人           岩城製   薬株式   会社（以下「控訴人岩城製薬」という。）
控訴人           高田製   薬株式   会社（以下「控訴人高田製薬」という。）
控訴人           株式会社ポーラファルマ（以下「控訴人ポーラファルマ」という。）
上記４名訴訟代理人弁護士   新保克芳
同                  髙﨑   仁
同                洞敬
同                 井上   彰
同                 酒匂禎裕
同弁理   士       今村正純
同              渡辺紫保
同補佐   人弁理   士        室伏良信
同               井上香織
被控訴   人        中外製   薬株式   会社
訴訟代理人弁護士         尾崎英男
同              日   野   英一郎同              江   黒   早耶香
主              文
１本件控訴をいずれも棄却する。
２控訴費用は，控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特許番号第３３１０３０１号。以下「本件特許権」といい，同特許権に係る特許を「本件特許」という。）の共有者の１人である被控訴人が，控訴人ＤＫＳＨの輸入販売に係る原判決別紙物件目録１記載のマキサカルシトール原薬（以下「控訴人製品１」という。）並びに控訴人岩城製薬，控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマの各販売に係る同目録２記載(1)ないし(3)の各マキサカルシトール製剤（以下，それぞれ「控訴人製品２(1)」などといい，これらを併せて「控訴人製品２」という。また，控訴人製品１と併せて「控訴人製品」という。）の製造方法である別紙方法目録記載の方法（以下「控訴人方法」という。なお，控訴人製品１は，原判決別紙物件目録１において，控訴人方法で製造されたものと特定されており，控訴人製品２は，同目録２において，控訴人方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。）は，本件特許に係る明細書（特許権設定登録時のもの。以下「本件明細書」という。なお，本件特許は平成１５年６月３０日以前にされた出願に係るものであるから，本件明細書は，特許請求の範囲を含むものである〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１５年政令第２１４号〕。）の特許請求の範囲の請求項１３に係る発明（以下「本件発明」という。）と均等であり，その技術的範囲に属するから，控訴人方法により製造した控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して，特許法１００条１項，２項に基づき，①控訴人ＤＫＳＨに対しては，控訴人製品１の平成２９年９月３日までの輸入又は譲渡の差止め及び廃棄を，②その余の控訴人らに対しては，それぞれ，控訴人製品２(1)ないし(3)の同日までの譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求める事案である。なお，被控訴人は，本件訴え提起後に，本件特許についての特許無効審判において，平成２５年９月２５日付け訂正請求書により，特許請求の範囲の請求項１３の訂正をした。
原審は，控訴人方法が本件発明及び上記訂正後の特許請求の範囲の請求項１３に係る発明（以下「訂正発明」という。）と均等であることを認め，また，本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないと判断して，被控訴人の請求を全部認容したため，控訴人ら（原審被告ら）が，原判決を不服として，本件控訴をした。
当審における審理中に，上記訂正を認める旨の審決が確定した。２前提となる事実（当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)   当事者
ア被控訴人は，医薬品の研究，開発，製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。
イ控訴人ＤＫＳＨは，医薬品の輸入，販売等を業とする株式会社である。ウ控訴人岩城製薬，控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマは，それぞれ，医薬品の販売等を業とする株式会社である。
(2)マキサカルシトール
ア被控訴人は，活性型ビタミンＤ３誘導体であるマキサカルシトールを有効成分とする角化症治療剤である商品名オキサロール軟膏・ローションを製造販売している。
イ活性型ビタミンＤ３の生理作用としては，古くからカルシウム代謝調節作用が知られていたが，細胞の増殖抑制作用や分化誘導作用等の多岐にわたる新しい作用が発見され，角化異常症の治療薬として期待されるようになっていた。しかし，活性型ビタミンＤ３には血中カルシウムの上昇という副作用の問題があった。被控訴人は，活性型ビタミンＤ３であるカルシトリオールの化学構造を修飾した物質であるマキサカルシトールが細胞増殖抑制作用，分化誘導作用を有しながら，血中カルシウム上昇作用が弱いことを見いだした。すなわち，下記の左図がビタミンＤ３（非活性），中図がビタミンＤ３の１αと２５位が水酸化して活性化したカルシトリオール（１α，２５ジヒドロキシビタミンＤ３）であるが，被控訴人は，カルシトリオールの２２位のメチレン基を酸素原子に置き換えることによって，増殖抑制作用が１０～１００倍向上し，他方，副作用である血中カルシウム，リンの上昇作用がカルシトリオールよりも著しく弱い物質が得られることを見いだしたものである（弁論の全趣旨）。この物質がマキサカルシトール（下記の右図）である。ウ被控訴人は，昭和６０年１２月２６日（優先権主張・昭和５９年１２月２８日），新規物質であったマキサカルシトールを含む９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン誘導体について特許出願をし（甲１），平成４年１０月に特許権の設定登録を得た（特許第１７０５００２号）。同特許権は，存続期間の延長登録を経て，平成２２年１２月２６日に存続期間が満了した。訂正発明は，このマキサカルシトールを含む化合物の製造方法に関するものである。
(3)本件特許権


被控訴人は，以下の特許権（本件特許権）を，ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク（以下「コロンビア大学」という。）と持分２分の１ずつ共有している。
ア特許番号    特許第３３１０３０１号
イ発明の名称    ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその
製造方法
ウ出願日    平成９年９月３日
エ出願番号    特願平１０－５１２７９５
オ優先日    平成８年９月３日（米国６０／０２５，３６１による優先権主張。マキサカルシトール
カルシトリオール
（１α，25ジヒドロキシビ
タミンＤ
３）ビタミンＤ
３以下「本件優先日」という。）
カ登録日    平成１４年５月２４日
キ存続期間の延長    本件特許権につき，平成２２年３月３１日，特許法６７条２項に基づき，以下の内容の存続期間延長登録が行われた（なお，被控訴人は，延長登録がされる前の存続期間の末日までの差止めを求めているので，本件では，上記延長登録の効果は問題とならない。）。
(ｱ)特許権の存続期間の延長理由となる処分
薬事法（平成２５年法律第８４号による題名変更前のもの）１４条９項に規定す
る医薬品に係る同項の承認
(ｲ)処分を特定する番号
承認番号２１８００ＡＭＸ１０３８６０００
(ｳ)処分の対象となった物
マキサカルシトール（一般的名称）
(ｴ)処分の対象となった物について特定された用途
掌蹠膿疱症
(ｵ)延長の期間
５年
(4)本件発明
本件明細書の特許請求の範囲の請求項１３の記載は，以下のとおりである。
「【請求項１３】
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１～５の整数であり；
Ｒ１およびＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ１－Ｃ６アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり；ＹはＯ，ＳまたはＮＲ３であり，ここでＲ３は水素，Ｃ１－Ｃ６アルキルまたは
保護基であり；
そしてＺは，式：
のＣＤ環構造，式：
のステロイド環構造，または式：
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を
塩基の存在下で下記構造：
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，
下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」
(5)無効審判請求及び訂正請求
セルビオス－ファーマエス    アー（以下「セルビオス社」という。）は，平成２５年５月２日，本件特許（請求項１ないし３０に係る特許）について，特許無効審判（無効２０１３－８０００８０）を請求した（甲２８）。被控訴人及びコロンビア大学は，平成２５年９月２５日付け訂正請求書（甲１５）により，特許請求の範囲の減縮を目的として，本件明細書の訂正（訂正後の請求項の数は２８。以下「本件訂正」といい，訂正後の明細書を「訂正明細書」という。なお，本件訂正により訂正されたのは，本件明細書中の特許請求の範囲のみである。）を請求した。特許庁は，平成２６年７月２５日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（甲２８）。セルビオス社は，同審決の取消しを求めて，知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟（平成２６年（行ケ）第１０２６３号）を提起したが，同裁判所は，平成２７年１２月２４日，セルビオス社の請求を棄却する判決をし，同判決は確定した（甲３３，３４）。
(6)訂正発明
ア本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１３の記載は，原判決別紙訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１３】のとおりであり，同項に係る発明（訂正発明。以下，本件特許のうち，同項に係る特許を「訂正発明についての特許」という。）を構成要件に分説すると次のとおりである（下線が訂正部分である。以下，構成要件Ａ－１，Ａ－２ないしＡ－６を併せて「構成要件Ａ」といい，構成要件Ｂ－１ないしＢ－３を併せて「構成要件Ｂ」という。）。
Ａ－１下記構造を有する化合物の製造方法であって：
Ａ－２（式中，ｎは１であり；
Ａ－３Ｒ１およびＲ２はメチルであり；
Ａ－４ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；
Ａ－５ＹはＯであり；
Ａ－６そしてＺは，式：
のステロイド環構造，または式：
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有してい
てもよい）
Ｂ－１（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を
Ｂ－２塩基の存在下で下記構造：
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，
Ｂ－３下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
Ｃ（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること
；および
Ｄ（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；Ｅを含む方法。」


イ本件訂正は，本件発明の目的物質及び出発物質の「Ｚ」を，「ステロイド環構造」及び「ビタミンＤ構造」のものに限定するとともに，導入される側鎖を下記構造のもの（３－ヒドロキシ－３－メチルブトキシ基。以下「マキサカルシトールの側鎖」という。）に限定すること等を内容とするもので，特許請求の範囲を減縮するものである（なお，この目的物質のうち，さらに「Ｚ」として「ビタミンＤ構造」を選択し，「Ｚ」に置換基として二つのヒドロキシ基〔ＯＨ〕を有している物質が，マキサカルシトールである。）。
控訴人方法は，本件訂正によって本件発明から除外された部分に属しない（争いがない）。
(7)控訴人らの行為
ア控訴人ＤＫＳＨは，スイスの製薬メーカーであるセルビオス社が控訴人方法により製造した控訴人製品１を業として輸入し，少なくとも，控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマに対して販売している。
イ控訴人岩城製薬，控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマは，平成２４年８月１５日，それぞれ，控訴人製品２(1)ないし(3)の製造販売について厚生労働大臣の承認を受け，これらの製品は，同年１２月１４日，薬価基準収載された。控訴人製品２が原薬（有効成分）として含有するマキサカルシトールは，いずれも控訴人方法によって製造されたものである。
ウ控訴人方法は，別紙方法目録記載のとおりであり，要するに，①出発物質Ａを，塩基の存在下で，試薬Ｂ（１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタン。４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタンとも称する。以下「本件試薬」ということがある。）と反応させて，エポキシド化合物の中間体Ｃを合成する工程Ⅰ，②中間体Ｃを還元剤で処理してエポキシ基を開環させて，物質Ｄ（マキサカルシトールのトランス体）を得る工程Ⅱ，③物質Ｄをシス体に転換し，保護基を外して，目的物質であるマキサカルシトールを得る工程Ⅲ，④マキサカルシトールを回収する工程Ⅳからなる，マキサカルシトールの製造方法である。エ控訴人方法は，訂正発明の構成要件Ａ，Ｂ－２，Ｄ及びＥを充足する。控訴人方法は，工程Ｉの出発物質Ａの炭素骨格が，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６の「Ｚ」のうち，「シス体のビタミンＤ構造」（シス（５Ｚ）セコステロイド構造）で「１以上の保護・・・の置換基を有している」構造で二つの保護された置換基を有している構造ではなく，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造（トランス（５Ｅ）セコステロイド構造）である点で，訂正発明の構成要件Ｂ－１を充足しない。
（訂正発明のＺのビタミンＤ構造）        （控訴人方法の出発物質Ａの炭素骨格）
（Ｚは１以上の保護の置換基を有して
いてもよい）
また，控訴人方法は，工程Ⅰ，Ⅱの中間体Ｃの炭素骨格が，同様に，シス体のビタミンＤ構造ではなく，トランス体のビタミンＤ構造である点で，訂正発明の構成要件Ｂ－３及びＣを充足しない。
なお，ビタミンＤ類の基本骨格には，上部の二環から繋がる三つの二重結合（トリエン。二重結合は，下図の二重線で表示されている部分）があり，ビタミンＤ類には，このトリエン構造に由来する幾何異性体が二つ存在する。「シス体」とは，下図の左側のトリエンの並び方のものをいい，「トランス体」とは，右側の並び方のものをいう。
３争点
本件の争点は，①控訴人方法が訂正発明と均等なものとして，同発明の技術的範囲に属するか否か，②訂正発明についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か（下記(2)アないしウの無効理由の有無）である。
(1)訂正発明との均等の成否
(2)訂正発明についての無効理由の有無
ア乙１４文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由ア）
５位５位
シス体トランス体
イ甲１２文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由イ）ウ乙４文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由ウ）なお，控訴人らは，原審においては，原判決の「事実及び理由」の第２の３に摘示のとおりの無効理由１，２及び４ないし６（３は欠番）を主張していたが，当審においては，同無効理由１，５及び６の主張を撤回し，新たな無効理由として，後記甲１２文献を主引例とする進歩性欠如（上記無効理由イ）を主張した。したがって，当審における審理の対象となる無効理由は，上記無効理由アないしウのみである。
第３当事者の主張
１訂正発明との均等の成否について
均等の第１要件から第５要件までの成否に関する当事者の主張は，次のとおり，当審における主張を補充するほか，原判決の「事実及び理由」の第３の１ないし５に摘示のとおりであるから，これを引用する（ただし，引用に係る原判決中，「原告」とあるのは「被控訴人」と，「被告」とあるのは「控訴人」と，「被告方法」とあるのは「控訴人方法」と，「構成要件Ａ－６’」とあるのは「構成要件Ａ－６」と，それぞれ読み替えるものとし〔以下，引用する場合は同じ。〕，原判決１６頁２１行目の「以下「本件試薬」という。」を「本件試薬」と，１９頁１４行目の「乙４の２」を「特表平４－５０４５７３（以下「乙４文献」という。）」と，それぞれ改める。）。
（当審における当事者の補充主張）
(1)均等の第１要件について
（控訴人ら）
ア(ｱ)シス体であるビタミンＤ構造を出発物質とした場合，出発物質と中間体は飴状で安定性が悪く，出発物質としての取扱いや使用に難点がある。また，結晶ではないため酸化触媒であるシリカを充填剤としたカラムクロマトグラフィーで精製する必要があり，ビタミンＤは酸化により劣化しやすいので，精製時のロスがある。
これに対して控訴人方法では，出発物質Ａ（トランス体），試薬Ｂを反応させた中間体Ｃ（トランス体）及びそれを開環した物質Ｄ（トランス体のマキサカルシトール）が，いずれも結晶で安定性が高く，合成ルートの中途で結晶として取り出して保存が可能であり，また，再結晶により精製できるため類縁体の種類と量とを減らすことができる。
このように，控訴人方法は，工程の安定性，精製容易性を高めた点で製法として訂正発明にはない技術的意義を有し，一方で，工程数の点で，訂正発明が二工程であるのに対して，三工程からなる点で，相違する。


(ｲ)そもそも，ビタミンＤ３誘導体の一般的な合成方法として，シス体のビタミンＤ構造を出発物質とする方法，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする方法，ステロイド環を出発物質とする方法は，従来から当業者には別個のものとして理解されている。
その上，訂正明細書には，「本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは，公知化合物である。例えば，・・・・・・国際特許公開公報ＷＯ９０－０９９９１（１９９０年９月７日）およびＷＯ９０／０９９９２（１９９０年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン－１α，３β，２０β－トリオール」との記載があり，記載されている二つの国際公開公報に対応する公報（乙３の２，乙４の２）では，トランス体とシス体が書き分けられ，後者の公報には，トランス体からシス体への転換には追加工程が必要であること，トランス体の出発物質からシス体のマキサカルシトールが製造されることの記載もあり，シス体の出発物質とする場合とトランス体の出発物質とする場合が区別されている。結局，シス体を出発物質とする訂正発明は，トランス体を出発物質する方法とは別のものとして成立している。
(ｳ)化合物の製造方法の技術分野においては，化合物の構造の違い，反応条件の僅かな違いによっても，反応性に差異が生ずることがあり，出発物質から目的物質を得るまでの全工程が有機的に結合しているのであって，その有機的な結合そのものが課題解決のための技術的思想である。したがって，その構成要素又は組み合わせが変われば，別の技術的思想となる。
そして，前記(ｱ)のとおり，訂正発明と比べて，控訴人方法は，出発物質，中間体，中間体から異性化する工程を要する点で異なり，また，工程の安定性，精製容易性の点で異なる。
出発物質は，目的物質を得るための一連の工程の起点をどこに置くのかという点で，まさに本質的な部分である。上記(ｲ)のとおり，シス体であるビタミンＤ構造を出発物質とする方法と，トランス体を出発物質とする方法とは，それぞれ別個の方法と理解されている。中間体についても，目的物質を得るための一連の工程の経過点をどこに置くのかという点で本質的な部分であり，トランス体のマキサカルシトールを経るか否かで，上記(ｱ)のとおり，工程が安定か，工程数が減るかという選択を行うこととなるから，まさに製造方法として本質的な部分である。こうした製法の重要な構成要素である出発物質，中間体の違いや，安定性や工程数の違いを無視して，製法の一部のみ取り出すのは誤りというほかない。訂正発明の本質は，部分ではなく，その製法全体にあり，出発物質や総工程数が相違する控訴人方法が訂正発明と本質的に同じであるとはいえない。イ(ｱ)また，シス体とトランス体のビタミンＤ構造には，前者は酸化抵抗性が低く，後者は酸化抵抗性が高いという違いもある。訂正発明は，出発物質をステロイド環構造の２０位アルコール化合物とする特開平６－２５６３００号公報（以下，同公報を「乙４６公報」という。）記載の従来の製法について，出発物質をシス体のビタミンＤ構造とした場合には，その酸化抵抗性が低く，側鎖へのエポキシ基の選択的な導入のためには，そのトリエン構造の保護が不可欠であり，側鎖導入が効率的に行えないという問題があり，適用が困難であるため，同問題に対して，出発物質としてシス体のビタミンＤ構造を選択し，それに適合するエーテル結合とエポキシ基の導入順序を見出したものである。したがって，シス体のビタミンＤ構造を出発物質とすることで，工程数を減少させる利点を享受しつつ，これを出発物質とする場合の問題点（酸化抵抗性）を解決した点に，訂正発明の本質があり，出発物質がシス体のビタミンＤ構造であることは不可欠な本質的要素である。これに対し，出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とする場合には，目的物質を得るために必ず異性化する工程が必要となるから，シス体のビタミンＤ構造を出発物質とした場合の製法全体の工程数減少の利点を享受し得ない。一方，トランス体のビタミンＤ構造は，シス体のビタミンＤ構造と異なり，酸化抵抗性が高いため従来の酸化方法を用いて側鎖へのエポキシ基の導入を効率的に行うことができるから，酸化抵抗性に関する課題がなく，課題解決原理を使用する必要はない。次に，トランス体のビタミンＤ構造は，結晶性で安定性に優れることからエポキシ中間体のストッキング性，再結晶による目的化合物の回収等の多くのメリットがある。さらに，ビタミンＤ構造体を出発物質として使用する場合には，いずれかの段階で，１位に水酸基を導入する必要があるが，この場合にトランス体を採用したほうが好ましい。
(ｲ)訂正明細書に記載がある効果は，工程数の短縮のみであり，訂正発明の効果は，従来技術に対して工程を短縮した点にある。出発物質がステロイド環構造又はシス体のビタミンＤ構造の場合は，従来技術として，訂正発明のように二工程でマキサカルシトールの側鎖を導入できる製造方法はなかった。しかし，出発物質がトランス体のビタミンＤ構造の場合は，訂正明細書に従来技術として紹介されている特表平４－５０４５７３公報（乙４文献）記載の方法により，一工程でマキサカルシトールの側鎖を導入できるから，従来技術より工程数が短縮するという効果を主張することができない。
ウ以上のとおり，出発物質がシス体のビタミンＤ構造かそのトランス体かによって，製法としての効果は全く異なり，それぞれ別個の発明として成立し得るものであり，後者の場合には従来技術に比して工程数を短縮するという効果を有しないのであるから，控訴人方法は，訂正発明と本質的部分において，同一とはいえず，均等の第１要件を充足しない。
（被控訴人）
ア(ｱ)均等論における発明の本質的部分の問題は，対象製品等と特許発明との間に差異があるかどうかではなく，差異が特許発明の本質的部分に関係するかどうかの問題である。差異があっても，特許発明の本質的部分における差異ではなく，当業者が適宜選択できる事項の差異であって，本質的部分においては同じであれば，均等の第１要件は満たされる。


控訴人らが主張するシス体とトランス体の安定性や精製容易性の違いは，訂正発明の本質的部分であるマキサカルシトールの側鎖の導入方法とは関係がないし，出発物質によって別の方法であるとの理解が存在しても，そのことは，訂正発明と控訴人方法とが実質的に同じであることを否定する理由とはならない。(ｲ)従来技術に比して工程を短縮できるという点のみが訂正発明の作用効果ではない。訂正発明は，マキサカルシトールの側鎖を導入するための特定の化学反応であるから，その効果の最も正確な表現をするならば，訂正発明を，すべての公知のマキサカルシトールの側鎖の導入法と比較するべきである。本件特許に係る出願以前のマキサカルシトールの側鎖の導入を可能とする方法は，①被控訴人が開発した最初のマキサカルシトールの合成方法（甲１２。多量の副生成物が生じ，かつ，酸素の使用の場面で安全性の配慮を要するなど，工業生産を考慮すると非常に効率が悪い。），②その改良法として被控訴人が開発した臨床試験当時のマイケル法と呼ばれる合成方法（乙１４の図６。多量の塩化セリウムを使用し，金属廃棄物として処理する必要があるため，大量生産での使用は困難である。）及び③訂正発明の発明者が行った臭化プレニルを試薬として用いる方法（水酸基を側鎖末端の２５位に選択的に導入するために水銀化合物が必要であるため，工業生産には使用できない。）のみであり，そのいずれもが工業生産に適した方法ではなかった。訂正発明は，初めて工業的に実用可能なマキサカルシトールの側鎖の導入方法であり，その効果は，上記各従来のマキサカルシトールの側鎖導入法に対するマキサカルシトールの側鎖の導入法の違いである。
したがって，訂正発明における本質的特徴は，マキサカルシトールの量産を初めて可能にした，２０位アルコール化合物と，あらかじめ臭化プレニルの二重結合を酸化してエポキシ体となっている構成要件Ｂ－２の試薬との反応によるマキサカルシトールの側鎖の新規な導入方法にある。そして，控訴人方法は，この本質的特徴を共通に備えている。
イ訂正発明の側鎖導入法は酸化反応を含まないので，シス体とトランス体とを比較した酸化抵抗性の低さの違いは，訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入に影響しない。また，訂正発明の反応は溶媒中で行われるので，トランス体のビタミンＤ構造が結晶性で安定性に優れることは，訂正発明のプロセスにおいては関係がない。さらに，１位に水酸基を導入する関係でトランス体を採用した方が好ましいという点も，出発物質は，シス体にしろ，トランス体にしろ，１位に水酸基を有しているものであり，出発物質を入手する上でのトランス体の有利点に過ぎない。なお，出発物質がトランス体のビタミンＤ構造の場合には，公知技術によって一工程でマキサカルシトールの側鎖を導入できたという控訴人らの主張は，根拠がない。ウしたがって，訂正発明と控訴人方法の差異は，訂正発明の本質的部分ではなく，控訴人方法は，均等の第１要件を充足する。
(2)均等の第２要件について
(控訴人ら）
ア前記(1)の控訴人らの主張イのとおり，訂正発明の効果は，従来技術に対して工程を短縮した点にあるところ，出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とする方法の場合は，従来から一工程でマキサカルシトールの側鎖を導入できたから，従来技術により工程数が短縮するという効果を主張することができない。イまた，工程の短縮という訂正発明の効果としての効率性は，トータルとしての製造工程数で決せられるべきである。トータルとしての製造工程数でみると，控訴人方法では，トランス体からシス体への異性化工程が必要となって工程数が増え，目的化合物を得るのに実質的に三工程を要するから，訂正発明とは同じ作用効果を有さず，およそ「置換」とはいえない。
ウその他，前記(1)の控訴人らの主張ア(ｱ)のとおり，控訴人方法は，訂正発明にはない技術的意義を有し，実際の収率はシス体の場合とは同じにはならず，出発物質をシス体とする場合とトランス体とする場合とでは別個の方法と理解されるから，訂正発明と相違し，「置換」が可能とはいえない。エしたがって，控訴人方法は，均等の第２要件を満たしていない。
（被控訴人）
従来技術に比して工程を短縮した点のみが訂正発明の作用効果とはいえないことは前記(1)の被控訴人の主張ア(ｲ)のとおりである。仮に，工程の短縮が作用効果であるとしても，同効果は，本件試薬を使用することにより従来技術で行われていた試薬との反応後の酸化工程を省略することで得られているから，出発物質をトランス体のビタミンＤ構造に置換した場合でも，訂正発明と同一の作用効果を奏する。
(3)均等の第３要件について
（控訴人ら）
ア前記(1)の控訴人らの主張ア(ｲ)のとおり，ビタミンＤ誘導体の合成方法として，シス体のビタミンＤ構造を出発物質とする方法，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする方法，ステロイド環構造を出発物質とする方法は，別個のものとして理解されている。シス体のビタミンＤ構造の出発物質を，トランス体に変更しても，訂正発明の期待する工程数の短縮という効果が同じであるとは容易に想到することができない。
イ訂正明細書には，シス体のビタミンＤ構造を出発物質とする実施例はないから，訂正明細書を見た当業者にとって，そもそもシス体のビタミンＤ構造を出発物質として反応が進むのかが不明であり，さらに，シス体のビタミンＤ構造を出発物質とする方法とは別個の方法と認識されているトランス体のビタミンＤ構造を出発物質とした場合に，反応が進むかは全く不明であり，およそ特許請求の範囲に記載されているも同然であるとは理解できないから，当業者が容易に置換できるとはいえない。
ウしたがって，控訴人方法は，均等の第３要件も満たさない。
（被控訴人）
訂正明細書の実施例の実験条件でシス体のビタミンＤ構造を出発物質とした反応実験をすれば，すぐに実施可能であることがわかるし，ビタミンＤの分野では，トランス体とシス体の相互の転換関係は当業者に周知であるから，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とした場合の反応についても，実験をすれば直ちに実施可能であることが分かる。
したがって，控訴人方法は，均等の第３要件を満たす。
(4)均等の第５要件について
（控訴人ら）


ア化学式や化合物名を用いて一定のルールのもとに客観的かつ容易に発明の対象が定義される化学分野の発明では，化学式で示されている特許請求の範囲の客観的かつ明瞭な記載に基づき，その明瞭な範囲から権利が拡張されることはないという第三者の信頼は当然生じるものであって，特許請求の範囲の記載を超えて権利が及ぶ範囲が拡張されることを第三者が予期することは極めて困難である。権利範囲の明確な規定が要求される化学分野の発明と，機能的表現が許容される分野の発明では，特許請求の範囲の記載に対する第三者の信頼は全く異なるレベルである。化学の発明について特許請求の範囲の記載に対する第三者の信頼を保護すべきことは，最高裁昭和４７年１２月１４日判決（フェノチアジン誘導体製法事件）で示されているし，最高裁平成２７年６月５日判決（プロダクト・バイ・プロセスクレーム事件）も，本件と同じ医薬分野におけるクレームの解釈について，自らが主張する独占排他権の範囲を明確に記載することに対する出願人の負担と，第三者が特許請求の範囲の記載から権利が及ぶ範囲を予測する負担とを衡量する必要性を示している。化学式で特許請求の範囲が記載されている訂正発明において，出願時にトランス体の出発物質を特許請求の範囲に含めるための出願人の負担は皆無といって良いのに対し，客観的かつ明瞭な表現で規定されている特許請求の範囲から権利が拡張することはないという第三者の信頼は上記のとおり当然生じるものであって，出願人の負担と第三者の信頼を衡量したとき，均等の理念である「衡平」の理念に照らして，第三者の信頼の方が保護されるべきである。
そもそも，最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁（以下「ボールスプライン事件最判」という。）は，制定法である特許法７０条１項の規定に従うことが原則であることを示した上で，特許法の目的である産業の発達を阻害しない範囲内においてのみ，均等論が適用されることを示し，特許法の原則に反してでも特許権者を保護すべき理由が存在していることを前提として均等論を認めているにすぎない。本件で均等の成立を認めることは，均等論の適用による権利の拡大を前提に出願人はクレームを作成すれば良い，という上記特許法の原則を無視した議論を認めることとなり，特許制度の公示機能を信じた第三者に多大な損害を与える。
イしかも，本件においては，以下のとおりの事情からすれば，出願人がシス体のビタミンＤ構造のみを出発物質としたのは，出願時の困難や過誤に基づくものではなく，出発物質を定義する際にトランス体のビタミンＤ構造の記載を失念したという事情は存在しない。出願人は，特許請求の範囲を記載するに際し，トランス体のビタミンＤ構造を対象としないことを明瞭かつ客観的に意識して出発物質を決定し，積極的にトランス体のビタミンＤ構造を除外するという意識的な選択をしたものである。
(ｱ)ビタミンＤの基本骨格にはシス体とトランス体という二種類の幾何異性体が存在し，この二種類の基本骨格しか自然界に存在しないことは周知の事項である。また，本件優先日には，ビタミンＤ誘導体の合成において，出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とするルートは広く当業者に知られており，ビタミンＤ誘導体を研究する本件特許の発明者らであれば，これらの事実を熟知していた。したがって，本件優先日において，出願人が過誤でトランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする合成ルートの存在に気付かなかったということはない。また，前記(1)の控訴人らの主張ア(ｲ)のとおり，ビタミンＤ誘導体の合成において，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする場合とシス体を出発物質とする場合はそれぞれ別の方法であると理解されていた。
(ｲ)訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１３には，訂正発明の構成要件Ｂ－３の構造式において，化学結合を波線で「Ｈ」と記載し，Ｈの付け根の立体構造がＲ体とＳ体の立体異性体の双方を含むことが明示されているのに，ビタミンＤ構造の幾何異性体についてはシス体のみに限定して記載されている。立体異性体についてはその両方を含むことを明記する一方で，幾何異性体についてはシス体のみを特許請求の範囲に記載すれば，トランス体が対象外となることは出願人も直ちに理解でき，第三者もそのように理解する。したがって，訂正明細書上，トランス体を対象としないことを明瞭かつ客観的に限定している。(ｳ)また，訂正明細書の詳細な説明中（４１欄３２～４８行）には，前記(1)の控訴人らの主張ア(ｲ)のとおり，出発物質として，シス体のビタミンＤ構造を記載した特許公報のほかに，トランス体のビタミンＤ構造を記載した二つの国際公開公報が記載されている。しかるに，訂正明細書（３７欄１０～１２行）には，「本発明に関するＣＤ環構造，ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々，特には下記する構造を意味し・・（略）」と記載された上で，シス体であるビタミンＤ構造の化学構造式が選択され，記載されており，かかる選択を受けて，特許請求の範囲においても，シス体のビタミンＤ構造のみが記載されている。このように，二種類存在する基本骨格の中から，シス体を「特に」限定しているのであるから，訂正明細書上，トランス体を対象としないことを明瞭かつ客観的に限定している。したがって，トランス体のビタミンＤ構造は意識的に除外されている。(ｴ)さらに，訂正明細書の詳細な説明中（２０頁右欄１行以下）には，ＳＯ２の付加によって保護されたビタミンＤ構造の例として，下記の図が記載されている。左右の図は，化合物としては同じであり，「（ＳＯ２の付加により）保護されたビタミンＤ構造の例」を示すためであれば，左図を描けば十分である。ところが，訂正明細書に上記二つの構造式を提示しているのは，次図に示すような，シス体の出発物質とＳＯ２が付加した直後の構造式（左側の構造式），トランス体の出発物質とＳＯ２が付加した直後の構造式（右側の構造式）を各々表現していると解釈するしかない。
また，保護基としてＳＯ２を付加したビタミンＤ誘導体を出発物質として用いると，アルキル化反応の際に必ずトランス体になることは，本件優先日当時の技術常識である（乙１）。


訂正明細書の「発明の詳細な説明」の欄に，このようなトランス体の出発物質を想定した記載が存在するのに，特許請求の範囲ではシス体の出発物質に限定しているのであって，この点でも意識的限定が明らかである。(ｵ)訂正明細書にはステロイド環構造を出発物質とする実施例しか記載がないのに，訂正発明は，「Ｚ」に相当する部分構造がシス体のビタミンＤ構造の場合にまで拡張されている。実施例からの拡張として，ビタミンＤ構造を権利範囲に加える際に，シス体として特定すれば，それが拡張の限界となること及びその記載こそが第三者に対する権利主張可能範囲であることも出願人は理解していた。また，具体的に記載された発明がすでに一般化され，出願人自らが主張する独占排他権の範囲として特許請求の範囲に記載されている明細書に接すれば，第三者は，当然に「Ｚ」に相当する部分構造についても検討が行われた上で，権利が及ぶ範囲が決定され，それと同時に，特許請求の範囲に記載されなかったビタミンＤ構造に関しては権利が及ぶ範囲から除外されたと認識する。
(ｶ)本件特許出願時の審査実務では，出発物質ごとに具体的な実施例が求められていなかったから，出願人が出発物質として何を選ぶかは全く任意であり，出発物質の「Ｚ」に相当する部分構造として，シス体のビタミンＤ構造，トランス体のビタミンＤ構造，ステロイド環構造，ＣＤ環等のいずれをも選択可能であり，トランス体を含めることに何らの困難もなかった。
(ｷ)出願人がビタミンＤ構造についてはシス体のみとしたのは，発明の進歩性を意識した限定と理解される。すなわち，前記(2)の控訴人らの主張のとおり，訂正発明について訂正明細書に記載がある作用効果は，「工程の短縮」のみであるが，トランス体を出発物質とするとシス体への転換工程が必要となり，同作用効果を主張できない。しかも，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする場合，一工程で側鎖を導入した公知技術（乙４の２，乙５０）が存在するため，従来技術と比較した工程数短縮効果は得られない。そのため，出願人は，ビタミンＤ構造についてトランス体を発明の対象とすると工程短縮の効果を主張して特許査定を受けられなかった可能性が高く，シス体のみを出発物質としたものであると考えられる。(ｸ)以上のとおり，訂正発明において，トランス体のビタミンＤ構造については，ボールスプライン事件最判がいう「特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」があり，また，同判決が均等論を認める根拠として示す「あらゆる侵害態様を予測して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難」という，特許権者を特に保護すべき事情は存在しない。そして，訂正明細書には，トランス体を出発物質とする発明の開示は全くなく，トランス体にまで権利を拡大しなければ社会正義に反するというような事情も全くない。一方，訂正明細書をみた第三者は，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする製法に訂正発明の権利は及ばないとしか理解しない。
ウ以上のほか，被控訴人は，控訴人らが製剤の事業化にあたり先発・後発特許調整を行った際に，控訴人ＤＫＳＨに書面を送付し，控訴人方法について，シス体のビタミンＤ構造との均等侵害の主張のみならず，ＣＤ環構造に所望の置換基を有するものがトランス体のビタミンＤ構造を形成するものに当たることを前提とする，ＣＤ環構造の文言侵害の主張もしていた。訂正明細書において，ＣＤ環については置換基が結合したビタミンＤ構造のトランス体が除外されていないにもかかわらず，特許請求の範囲ではシス体に限定されたビタミンＤ構造のみが記載されていることからすれば，ビタミンＤ構造の場合に，特許請求の範囲からトランス体が意識的に除外されていることはいっそう明確である。上記被控訴人の文書は，ビタミンＤ構造を出発物質とする場合はシス体に限定されているという訂正明細書の記載内容を控訴人らに再確認させるものであり，控訴人らの製造販売開始前に示された特許権者による表示であって，意識的限定というべきである。しかも，被控訴人は，結局，本件訴訟においては均等の主張のみを行い，その後に本件訂正によりＣＤ環をＺから削除している。ＣＤ環の場合の文言侵害とシス体のビタミンＤ構造の場合の均等侵害という別個の構成要件の記載に関し，片方（ＣＤ環）でしか文言侵害がいえないという事実は，他方（シス体のビタミンＤ構造）では構成要件の記載からトランス体のビタミンＤ構造が除外されていることを示しており，かかる場合に文言侵害の主張に代えて均等侵害の主張を認めるのは，第三者の保護という均等論の根底にある衡平の原則に反する。エしたがって，控訴人方法は，第５要件を充足しない。
（被控訴人）
ア特許請求の範囲の文言が明瞭であるか，不明瞭であるかは均等を認める必要性や均等論の理念とは関係がない。特許請求の範囲は，発明を明瞭に記載することが求められており，むしろ明瞭に規定された発明であってこそ，均等か否かの評価をすることができる。
ボールスプライン事件最判により均等論が認められている以上，出願人はこれを前提として特許出願をすることができ，また，第三者もこれを前提として特許の評価をする必要があり，特許請求の範囲でのある文言の構成の選択が，その文言以外の構成について権利を主張することの放棄の意思表明には必ずしもならない。それは「その文言以外の構成」が広く知られていても同じである。イ控訴人らの主張は，出願時に容易に知り得る均等技術は明細書に記載し，特許請求の範囲に含まれるように記載すべきであり，これを怠ると，均等の主張が許されないというものであるが，そのような義務は，特許法のどこにも規定されておらず，均等論が確立している現在の特許実務においては根拠がない。控訴人らの主張に従うと，出願人は，「シス体」の発明をしたら，特許出願のために「トランス体」の発明も研究しなければならないことになり，さらに，他の「意識的除外」も生じないように，出願時の検討が必要になる。「意識的除外」を避けるための検討事項が増えると，多くの研究時間を要し，特許出願に時間，労力，費用がかかることになる。一方，侵害者は，他者の特許を検討し，特許請求の範囲に記載がされていなければ均等が及ばないものとして，均等侵害の心配をすることなく均等物を探すことができるようになり，不当である。(ｱ)控訴人らは，シス体とトランス体の二種類しかないときに特許請求の範囲に「シス体」と記載すれば，それはシス体を「特に」限定したことを意味する旨の主張をする。しかし，二種類のうちの一方を記載したことが，「特に」限定する積極的な意思表示であると解する理由はない。
(ｲ)控訴人らが指摘する訂正明細書の３７欄は，訂正発明の出発物質の構造式を説明する中で，「本発明に関するＣＤ環構造，ステロイド構造およびビタミンＤ構造は，各々，特には下記する構造を意味し，」と述べており，特許請求の範囲に記載されている三種類のＺの構造式を記載しただけである。一方，訂正明細書の４１欄は，訂正発明の出発物質のうち公知化合物であるものについて，文献を引用している部分である。


これらの離れた別の記載を意図的に結び付けて，特許出願人が，出願時に，トランス体のビタミンＤ構造を技術的範囲から意識的に除外したとする控訴人らの主張は，恣意的にすぎる。
(ｳ)控訴人らは，訂正明細書中のＳＯ２付加により保護されたビタミンＤ構造についての記載を根拠に，意識的限定であると主張する。しかし，ＳＯ２の保護基は，ビタミンＤ構造を酸化反応から保護するものであるが，訂正発明の反応においては酸化作用の反応は存在しないから，訂正発明の反応において用いられる保護基ではなく，一般的なビタミンＤ構造で用いられる保護基の例である。訂正明細書記載の二通りの保護基の図は，同一の構造であり，一方の図で十分であるが，両方の表記がなされていることから，これを出願人のトランス体に対する意識的除外を示すものとする控訴人らの主張は理解し難い。(ｴ)特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲が，実施例に記載された具体的な実施態様より広いことは，特許実務において一般的なことであり，特許請求の範囲が実施例から「拡張されている」などとはいわない。控訴人らが，実施例と特許請求の範囲の間に「一段階の拡張」が存在し，均等の認定は「二段階の拡張」であるかのように主張するのは，特許法を正解しないものである。ウ控訴人らは，本訴提起前に被控訴人が送付した書面の記載を根拠とした主張をする。しかし，同書面において，被控訴人は，ＣＤ環の請求項の文言侵害と同時に，シス体のビタミンＤ構造の請求項についてのトランス体のビタミンＤ構造の均等も主張しているのであるから，その行為が意識的除外であるとの主張は理解できない。また，同書面は，セルビオス社の見解に対する弁護士の反論の意見書にすぎず，このような議論の中で出された見解の表明が均等の第５要件の特段の事情に当たるものではない。
エ控訴人らは，本件において均等を認めることが衡平の理念に反する旨主張する。しかし，本件は，衡平の原則により均等論による保護が認められるべき事案である。被控訴人は，昭和６０年にマキサカルシトールを発明し，多額の投資をして，その臨床試験を行い，医薬品の新規事業を開拓したが，前記(1)の被控訴人の主張ア(ｲ)のとおり，従前の製造方法では，臨床試験が成功しても量産化できなかったか，あるいは，高価な医薬品として少量を供給するほかなく，約１０年の年月を要して発見した訂正発明によって，マキサカルシトールを医薬品として十分合理的な価格で社会に供給することが可能となった。控訴人らは，物質特許が期間満了し，かつ，マキサカルシトールの乾癬用途特許も延長期間満了で平成２４年９月に切れた後の同年１２月に後発医薬品メーカーとして市場に参入した。それが可能であったのは，セルビオス社がマキサカルシトールの原薬を控訴人らの受け入れ可能な価格で供給したからであり，セルビオス社は，控訴人方法を独自開発したのではなく，被控訴人の技術情報から訂正発明を知って，シス体をトランス体に変えれば，本件特許の侵害を回避できると考えて，控訴人方法で製造したマキサカルシトール原薬を控訴人らに供給したのである。セルビオス社が本件試薬を用いるという最も重要な情報を被控訴人の技術情報から入手したことは，セルビオス社が本件特許に対して提起した無効審判請求（無効２０１３－８０００８０）において，本件試薬が記載された「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類との反応」と題する論文（昭和５７年に頒布された「CHEMISTRY   OFHETEROCYCLICCOMPOUNDS」と題する書籍登載。以下「乙９文献」という。）に相当する文献を提出していないことから明らかである。本件で，被控訴人の研究者が，１０年の年月を要して発見した，マキサカルシトールの効率的な工業的生産方法の訂正発明について，シス体をトランス体に変えることで特許侵害を回避できるとしたら，侵害者らは，訂正発明によって得られた効率的生産の効果を享受して，安価な後発医薬品で参入できることになり，特許法１条の目的に照らして妥当ではない。
オしたがって，控訴人方法は，第５要件を充足する。
２訂正発明についての無効理由の有無について
(1)乙１４文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由ア）について
（控訴人ら）
ア久保寺登執筆の論文「活性型ビタミンＤ誘導体－医薬品開発の過程で合成研究者が担当する多彩な役割」（有機合成化学協会誌第５４巻第２号。乙１４。以下「乙１４文献」という。）の図９には，訂正発明の出発物質と同一の出発物質に，４－ブロモ－２－メチル－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテンを反応させて，プレニル基を有するステロイド化合物を生成し，引き続き，香月－シャープレス反応を用いてエポキシド化合物１８，１９を生成し，これにＤＩＢＡＨ（水素化ジイソブチルアルミニウム）を用い，光照射及び熱異性化を経て，マキサカルシトールの予想代謝物１２，１３を合成する方法（以下「乙１４発明」という。）が記載されている。
訂正発明と乙１４発明は，以下の点で相違し，その余の点で一致する。（相違点１）目的物質の側鎖について，訂正発明の側鎖は，末端の基がメチル基であるマキサカルシトールの側鎖であるのに対し，乙１４発明の側鎖は，末端の基がヒドロキシメチル基であり，マキサカルシトールの側鎖ではない点。（相違点２）アルキル化反応に用いる試薬が，訂正発明では「４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」（本件試薬）であるのに対し，乙１４発明では「４－ブロモ－２－メチル－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテン」である点。（相違点３）訂正発明は，出発物質と本件試薬を塩基の存在下で反応させて，下
記構造：
ｎ＝１，Ｒ１，Ｒ２＝メチル
を有するエポキシド化合物を得ているのに対して，乙１４発明では，出発物質と本件試薬とは異なる試薬とを反応させて，下記構造の化合物を生成し，
次いで，香月―シャープレス反応を用いて，下記構造
のエポキシド化合物を製造する点。
ただし，相違点３は，相違点２によって当然生じる相違点であり，相違点２と別個独立したものではないから，実質的な相違点は，相違点２のみである。イ上記相違点は，以下のとおり容易に克服することができる。(ｱ)乙１４文献は，全体としてマキサカルシトールの合成方法を検討した文献であり，マキサカルシトールを工業的に効率的に製造する方法が技術課題であることが明記されている。
(ｲ)また，乙１４文献の図９には，下図１のとおり，エポキシド化合物から還元によりエポキシ基を開環する反応が記載され，マキサカルシトールの予想代謝物が高収率で得られたことが記載されている。
（図１）
還元（開環反応）
（エポキシド化合物）       （予想代謝物）


この予想代謝物の側鎖は，マキサカルシトールの「構造を眺めて代謝を受けやすい部分を想定して」，マキサカルシトールの側鎖の末端の一方のメチル基がヒドロキシメチル基に変化する可能性のあることを想定して合成されたものであり，マキサカルシトールの側鎖と異なるのは，末端のメチル基（ＣＨ３。上記図１の青色部分）のうちの一つがヒドロキシメチル基（ＣＨ２－ＯＨ。上記図１の赤色部分）になっている点のみである。
(ｳ)有機合成の研究では，類似構造を有する化合物の合成方法から着想を得るのが常道であり，乙１４文献記載のマキサカルシトールを効率的に製造する方法を課題として解決しようとする当業者は，乙１４文献の図９の記載に接して，乙１４発明の予想代謝物であるビタミンＤ誘導体及びその前駆体となるステロイド化合物の側鎖と，マキサカルシトールの側鎖の構造が，上記のとおり酷似していることに着目して，乙１４発明の合成方法をマキサカルシトールの合成にも応用し，エポキシド化合物におけるヒドロキシメチル基をメチル基に変更することを動機付けられる。
上記図１の開環反応では，エポキシド化合物の末端のヒドロキシメチル基とメチル基がそのまま予想代謝物に保存されており，当業者であれば，乙１４発明のエポキシド化合物においてヒドロキシメチル基をメチル基に置き換えても，下図２のとおり，メチル基がいずれも保存され，エポキシ基の開環反応によりマキサカルシトールを合成できることを容易に理解し，想到する。
（図２）
エポキシ基の開環後も，ヒドロキシメチル基とメチル基がそのまま保存されることは，当業者の技術常識とも合致している（乙１０）。しかも，ステロイド環構造を有するエポキシド化合物のエポキシ基を還元剤で開環して，マキサカルシトールと同様に，末端に二個のメチル基の結合した側鎖を構築する方法は，下図３のとおり，本件優先日前において当業者に知られている（乙１９。ただし，図３の側鎖は，２２位の原子が酸素原子ではなく，炭素原子である点がマキサカルシトールの側鎖と異なる。）。
（図３）
訂正発明の発明者自身，カルシトリオールの側鎖の２２位の炭素原子を酸素原子に置換することによりマキサカルシトールを想到している（乙１４）。しかるところ，国際公開公報第９３／２１２０４号（乙１９。以下「乙１９文献」という。）では，このカルシトリオールと同じ側鎖を構築する際にエポキシド化合物を用いることが記載されており，当業者は，乙１４文献の図９記載のマキサカルシトールの側鎖構築法が，乙１９文献の側鎖構築法に酷似していることを直ちに理解する。乙１９文献のような技術知見を有する当業者にとって，乙１４文献の図９のエポキシド化合物からマキサカルシトール前駆体（エポキシド化合物）の合成を着想することには，何の困難もない。
したがって，前記(ｱ)の課題を認識する当業者は，乙１４文献の図９から，マキサカルシトールの合成をするために，その前駆体として，図９のエポキシド化合物のヒドロメチル基をメチル基に置き換えたエポキシド化合物を用いることを容易に着想し，動機付けられる。
(ｴ)そして，上記図２のエポキシド化合物から，訂正発明の試薬及び出発物質としてのステロイド環構造の２０位アルコール化合物を想到することは，以下のとおり，容易である。
a既知の物質の合成ルートを検討するに当たっては，目的化合物からスタートして，反応を逆行して合成法を検討する「逆合成法」が有機合成の分野における研究者の常套手段であり（乙３７，３８），本件優先日当時，有機合成化学に携わる者であれば誰でも必ず身に着けている合成法であった。マキサカルシトールという既知の物質を効率的に作るという課題を解決するために，当業者が逆合成法を用いるのは自然である。
逆合成法は，なるべく効率的にマキサカルシトールの合成前駆体となるエポキシド化合物を合成するために適用されるのであり，最初に考慮されるのは，一段階の反応でエポキシド化合物を合成できないか，ということである。前記図２のエポキシド化合物を見ると，下図４のとおり，エーテル結合の酸素原子とその右側の炭素原子との間で切断することが可能であり，有機合成の観点からも合理的である（乙３９Ａ意見書）。
（図４）
上記のように切断した場合，エーテル結合部分の酸素原子は電子的にマイナスにチャージするため，これを打ち消すために電気陰性度の小さな水素原子を付加し，一方，切断されたもう一方の炭素原子は電子的にプラスにチャージするため，これを打ち消すために電気陰性度の高いＢｒなどのハロゲン原子を付加するのは技術常識である。実際，乙１４発明においても出発物質と試薬との関係は同様であり，この切断後のステロイド環構造の２２位を水酸基としたものは，乙１４発明の出発物質そのものである。
b上記部位で切断することは，当業者の技術常識とも合致する。すなわち，出発物質の２２位水酸基をアルキルブロミドによりアルキル化するような手法は，本件優先日当時，当業者に周知かつ慣用の技術であり（甲１），また，ある化合物をアルキル化する際に，エピブロモヒドリンなどのエポキシ基を有する化合物をアルコールと反応させることにより，グリシジルエーテル化合物を合成できることは，本件優先日当時，周知であった（乙６ないし８，２９ないし３１。立体的に複雑な３員環骨格に結合する２級アルコールについて乙３１。立体的に複雑なステロイドアルコールについて乙４１，４２）。
ｃ以上から，マキサカルシトールの効率的な製造方法を検討する当業者は，逆合成法を適用して，上記図４の部位でエポキシド化合物を切断した上，炭素原子側にＢｒを付加して得られる本件試薬（同図の右下の化合物。訂正発明１のエポキシ体の試薬の構造と同じ）を，酸素原子側に水素原子を付加して得られる乙１４発明の出発物質（図４の右上の化合物。訂正発明の出発物質の炭素骨格がステロイド環構造のものと同じ。以下「本件ステロイド出発物質」という。）に適用することを想起する。
また，乙１４発明では，側鎖にエポキシ基を導入するためにプレニルの導入と香月－シャープレス反応の二工程が必要であるが，本件試薬を用いれば，一工程で側鎖にエポキシ基を導入することができ，工程数を短縮できることも容易に理解できる。
ｄ上記のように本件試薬を想起した当業者は，文献検索を行った結果，本件試薬を掲載した乙９文献を発見することができる。
乙９文献は，１０種類の異なる構造を有するアルコール類について本件試薬が反応することを報告するものであり，そのうち，イソプロパノールが，最適化されていない条件であるにもかかわらず，本件試薬と約５０％という高い収率で反応することが記載されている。


イソプロパノールと本件試薬との反応は，ＳＮ２反応である。ＳＮ２反応において，目的とする生成物が得られることを予測できるかで問題となるのは，反応部位となる官能基構造の類似性や，アルコール類であれば，反応点の構造が何級アルコールかというような，反応点のごく近傍の環境の類似性である。反応に供される化合物の全体としての分子量や，反応部位から遠隔にある，反応とは関係のない箇所の分子構造などは問題とされない（乙３９Ａ意見書，乙６４）。そして，イソプロパノールは，訂正発明の出発物質と同じ２級アルコールであって，両者は，反応部位の部分構造（下図５の青色で囲んだ部分）が酷似するから，当業者は，訂正発明の出発物質と本件試薬とのＳＮ２反応性も，良好に進行することが理解できる。
（図５）
（イソプロパノール）         （訂正発明の出発物質）このことは，反応を考える際の当業者の常套手段である分子模型を見ても，本件試薬には求核剤（反応の対象となる物質）の進路に大きな空間があるため，本件ステロイド出発物質との反応が容易に進行し，ステロイド環構造は，本件試薬との反応に際して立体的障害に全くならないことが分かる。
ｅそして，乙９文献には，ブタノールと本件試薬を反応させて得たエポキシエーテル化合物のエポキシ基を，還元剤で所望の方向に開環する工程も記載されており，開環すると，マキサカルシトールの側鎖と同一の側鎖が形成されることも記載されている。ブタノールに代えて，イソプロパノールの場合でも，エポキシ基を開環すれば，側鎖が同一構造（マキサカルシトールの側鎖）になるのは自明である。したがって，当業者は，高い蓋然性をもって，本件試薬と本件ステロイド出発物質とのエポキシアルキル化反応が進行する可能性が高いと考えて，訂正発明のエポキシド化合物を合成することを動機付けられるというべきである（乙３９Ａ意見書）。
ウ被控訴人の主張について
(ｱ)乙１４文献の図９のエポキシド化合物のヒドロキシメチル基をメチル基に置き換えたエポキシド化合物を用いるという着想の容易想到性について被控訴人は，乙１４発明の目的物質のビタミンＤ誘導体には２種類の異なる立体配置が存在するために香月－シャープレス反応を用いているから，乙１４発明のエポキシ体の還元反応の部分だけに着目する理由は存在しないと主張する。しかし，いずれのビタミンＤ誘導体もマキサカルシトールの側鎖と構造が酷似しており，エポキシ基の開環により高収率で得られているから，いずれに着目しても当業者はマキサカルシトールの合成に応用することを想到するし，乙１４文献で香月－シャープレス反応を用いていることの目的は当業者に容易に理解され，当業者はマキサカルシトールでは立体配置の問題が生じず，一種類だけの前駆体エポキシド化合物を利用するだけで効率的にマキサカルシトールを製造できることを理解するから，図９において二種類の異性体が存在することは，控訴人らの主張する着想の容易想到性の妨げにならない。
また，被控訴人は，乙１４発明をマキサカルシトールの合成に応用するのであれば，試薬を臭化プレニルに代えるのが素直であると主張する。しかし，逆合成の手法は，なるべく効率的に前駆体であるエポキシド化合物を合成するために適用するのであり，工程数の多い迂遠な合成方法を当業者がわざわざ採用するはずがなく，被控訴人の主張は失当である。
(ｲ)本件試薬と本件ステロイド出発物質との反応の予測可能性について被控訴人は，本件試薬と本件ステロイド出発物質との反応が進むことを当業者が予測することはできないと主張し，その根拠として，①本件試薬には反応点の候補が３か所あるので，副反応が生じる可能性があること，②本件試薬のエポキシ基が開環する可能性があること，③本件試薬の電荷分布の点からは後記反応点１で反応が進むと予測できないこと，④エピハロヒドリンの反応性に関する知見からは直接置換反応で反応が進むと予測できないこと，⑤本件ステロイド出発物質の反応は，本件試薬の立体の影響を受けることなどを挙げる。
しかし，上記①及び②については，乙９文献自体から，エポキシ基が開環することなく，直接置換反応により反応点１で反応が進行することが明らかである。また，上記③については，本件試薬において，反応点の炭素原子とその隣の炭素原子がいずれもプラスに荷電しているとの被控訴人の主張は誤りである。上記④については，ウィリアムソン反応において，エピハロヒドリンも反応点１で反応することが知られている（乙５８）。
さらに，上記⑤については，被控訴人の研究者が個人的に有していた知見にすぎず，技術常識ではない。本件ステロイド出発物質の水酸基が，本件試薬と同等の分子量や類似構造を有する種々のハロゲン化アルキル試薬と容易にＳＮ２反応することは，本件優先日当時周知であった（甲１２，２０，乙１８，４１）。エ   以上のとおり，マキサカルシトールの効率的な製法を見いだそうとする当業者であれば，乙１４発明のマキサカルシトールの予想代謝物をマキサカルシトールとするために末端のヒドロキシメチル基をメチル基に変えること（相違点１），乙１４発明の試薬に代えて本件試薬を本件ステロイド出発物質に適用すること（相違点２），そして，本件ステロイド出発物質に本件試薬を適用して訂正発明のエポキシド化合物を得ること（相違点３）をいずれも容易に想起する。そして，本件試薬について記載のある乙９文献の存在は，上記適用可能性について一層確信を抱かせるものである。本件試薬を乙１４発明の試薬に代えて用いることについて，乙９文献に記載や示唆がないからといって，上記容易性には何らの影響もない。実際，訂正発明の発明者らは，乙９文献のイソプロパノールの反応を見て，本件試薬を使用してマキサカルシトールを合成することができると考えたと述べている（甲１３，乙２４）。
したがって，訂正発明は，乙１４発明及び乙９文献の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到することのできるものである。
（被控訴人）
ア乙１４発明の反応工程は，以下の図のとおりである。訂正発明と乙１４発明の一致点及び相違点は，控訴人らの主張するとおりであり，導入しようとする側鎖の末端構造が相違し，反応試薬も相違する。イ控訴人らは，乙１４発明の反応工程のうち，最終目的物質である予想代謝物（１２），（１３）が，エポキシド化合物（１８），（１９）のエポキシ基を開環することで得られていることに着目し，このエポキシド化合物のヒドロメチル基をメチル基に置換したものをマキサカルシトールの前駆体とすることは容易であると主張する。


しかし，乙１４発明の反応工程において，エポキシド化合物（１８），（１９）の反応が用いられるのは，最終目的物質（１２），（１３）を，側鎖末端の立体配置を選択的に製造することを可能とするために，香月－シャープレス反応を含む特別な反応工程を採用しているからである。すなわち，エポキシド化合物を（１８）にするか（１９）にするかで，最終目的物質が（１２）あるいは（１３）になる。立体構造の制御の目的がなければ，エポキシド化合物を経由することはない。これに対して，マキサカルシトールの側鎖末端には異なる立体配置は存在しないから，マキサカルシトールの製造方法を開発するときに，乙１４発明の反応工程からエポキシ体の還元反応の部分だけに着目する理由は全くない。控訴人らが乙１４発明のエポキシ体の還元反応の部分だけに着目するのは，訂正発明をみた後知恵である。仮に，乙１４発明の予想代謝物とマキサカルシトールの構造の類似性に着目して，乙１４発明をマキサカルシトールの合成に応用するとしたら，エポキシ基に結合したヒドロキシメチル基をメチル基に置換するのではなく，乙１４発明で出発物質（８）と反応させる試薬を，下右図の構造を有する臭化物（臭化プレニル）に変えるのが素直である（甲１３）。
右図の試薬は出発物質と反応するが，エポキシド化合物は生成しない。目的物質の側鎖末端がマキサカルシトールの側鎖になれば，香月－シャープレス反応を用いてエポキシ体を生成する理由はない。
乙１４文献は，２０位アルコール化合物とのウィリアムソン反応でエポキシ試薬を用いることは示唆しておらず，マキサカルシトールの側鎖の導入において，エポキシ体の開環反応を用いることを示唆する記載は存在しない。乙１４発明から，本件試薬が導きだせるという主張は，乙１４発明の反応工程の技術的意義を無視したものである。
ウまた，訂正発明の出発物質のような２０位アルコール化合物と本件試薬との反応は，以下のとおり，有機化学の技術常識に基づけば，困難であると予想されていたものである。
(ｱ)本件試薬側の予測困難性
ａ訂正発明の反応であるウィリアムソン反応は，ハロゲン化アルキルＲ’Ｘ側の反応点が正に荷電（δ＋）する度合いが高いほど，またその正の荷電が安定化されるほど，反応が進行しやすい（乙５６）。
有機化学の常識からは，訂正発明の試薬の構造を考えた場合，下図に示すように，反応点であるα炭素原子も，その隣のβ炭素原子も，それぞれＢｒ原子，酸素原子という陰性原子と結合するため，正に荷電するはずであるが，隣り合う炭素原子がいずれも正荷電で反発するため，反応点の炭素原子の正の荷電は安定化されにくく，ウィリアムソン反応も進行しにくいと予想される。
ｂまた，本件試薬には反応点の候補が３か所あるため，副反応が生じる可能性が予想される。
ｃさらに，一般に，エポキシ基を分子内に有するエポキシド化合物は，反応性に富み，開環しやすいから，反応による開環が予想される。ｄ本件試薬と構造が類似しているエピハロヒドリンに関する多くの研究によれば，エピハロヒドリンは求核試薬と反応してエポキシ基の開環が生じるケースが多く（直接置換反応が起こるケースは少ない。），その条件や反応経路（直接置換反応が起こるか否か）は予測困難である（甲３１）。エピハロヒドリンの知見から，本件試薬の直接置換反応を予測することはできない。
(ｲ)２０位アルコール化合物側の予測困難性
一方，２０位アルコール化合物は，反応相手の試薬の立体の影響（試薬の環の位置などの嵩高さ）を敏感に受ける。２０位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を直接導入することはできていないし，２０位アルコール化合物と，甲１３の化合物９や，後記甲１２試薬１との反応は全く進行しない。２０位アルコール化合物には，マキサカルシトール側鎖を導入しうる構造のウィリアムソン反応試薬との反応を妨げる立体障害が存在すると推測される。
エ乙９文献は，上記ウの有機化学の技術常識に基づく予想が，本件試薬とイソプロパノールのような低分子アルコールとの反応に関しては，当てはまらない結果を記載しているものである。しかし，なぜ，乙９文献の出発物質と試薬の反応が進むのかは，解明されているわけではなく，乙９文献には，その理由が理解できる記載はない。また，乙９文献の反応収率（４０．６～７６．４％）と反応条件（４０ないし８０℃で８ないし１０時間の加熱還流を要している。）に鑑みると，本件試薬には立体障害が存在することを示唆している。そうすると，本件試薬には，一方で，一般的に反応の困難を予想させる理由が存在し，他方，乙９文献には，理由はわからないが，低分子アルコールとの反応では，反応を困難とする作用を上回る，反応を促進させる作用が存在することが示唆されている。しかし，乙９文献は，低分子アルコールとは構造を大きく異にする２０位アルコール化合物との反応については，反応性を予測させるものではなく，本件試薬との反応も困難と予測し，又は反応するかどうかは実験をしてみなければわからないと考えるのが合理的である。また，乙９文献以外には，本件試薬の反応性を予測し得る根拠となる知見は存在せず，本件試薬の側からも，訂正発明の反応の予測は困難である。
訂正発明は，技術常識に基づく上記予想とは異なり，実際に実験を行ってみると非常に高い収率で反応するという組み合わせであることを見出したものである。特許制度の趣旨に鑑みれば，実験をしなければ，反応が進むかどうかわからない反応について，初めて実際に実験をして反応性が見いだされた反応については，進歩性のある発明がなされたと評価されるべきである。
(2)甲１２文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由イ）について
（控訴人ら）
ア久保寺登他４名執筆の論文「ビタミンＤ   ３誘導体の合成研究ＶＩＩＩ」（Chem.Pharm.Bull.,1986,34(10),4410。甲１２。以下「甲１２文献」という。）には，マキサカルシトールの合成を目的として，訂正発明と同一の出発物質（本件ステロイド出発物質）である化合物９と，試薬として「１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタン」（以下「甲１２試薬１」という。）を用いたが，アルキル化反応が起こらなかったことが記載されている。
甲１２文献に記載されたマキサカルシトールの上記製造工程（以下「甲１２発明」という。）と訂正発明は，目的物質，出発物質及び回収の要件の点で一致し，試薬の点で相違し（相違点１），中間体及び還元処理－開環工程の点で相違する（相違点２）。
イ上記相違点１は，以下のとおり容易に克服することができる。(ｱ)前記(1)の控訴人らの主張のとおり，本件優先日当時，マキサカルシトールを効率的に製造する方法を得ることは，当業者が当然に有している技術的課題であった（甲１２，乙１４）。


また，マキサカルシトール製造に際して，本件ステロイド出発物質の２２位水酸基を，アルキル化試薬によりアルキル化することは，本件優先日当時，すでに慣用的に用いられていた技術であり（甲１２，乙１８，乙１４），本件優先日当時，上記技術的課題を研究している当業者にとっては，ステロイド化合物の２２位水酸基を高収率でアルキル化できるアルキル化試薬を見つけ出せばよいだけであった。(ｲ)甲１２文献の注１０には，甲１２試薬１を用いた合成が失敗した理由として，「１－ハロ－３，３－エチレンジオキシブタンが嵩高いからであるかもしれない。」との記載がされている。この記載によれば，甲１２試薬１（下図）のうち５員環の環状エーテルがより嵩高くないものであれば，本件ステロイド出発物質（化合物９）に対してアルキル化反応の進行が期待できることが示唆されている。(ｳ)一方，マキサカルシトールの側鎖は，エーテル基に炭素数４の直鎖アルキルが結合した構造となっている。したがって，マキサカルシトールの側鎖を導入するための試薬も，直鎖構造が炭素数４であることが求められる。そして，甲１２文献には，本件ステロイド出発物質と，下図の「４－ブロモ－１－ブテン」（以下「甲１２試薬２」という。）を反応させた場合には，収率９％でマキサカルシトールを得られたことが記載されている。そうすると，当業者は，炭素数４の直鎖アルキル構造を維持しつつ，環状構造を持ちながら嵩高くない化合物，具体的には，５員環の環状エーテル部分を低減するべく，環状部分の環を構成する元素数を減らした化合物を試薬として用いることを想起し，動機付けられる。
そして，当時公知の化合物を調べると，上記条件に該当する化合物として，本件試薬を掲載した乙９文献を発見することができる。
(ｴ)乙９文献の記載内容については前記(1)の控訴人らの主張イ(ｴ)ｄのとおりである。甲１２文献記載のアルキル化反応と，乙９文献記載の本件試薬とアルコール類とのアルカリ金属アルコキシドの存在下での反応は，いずれもＳＮ２反応に関する技術である点で共通しているから，本件試薬は，本件ステロイド出発物質ともよく反応することが予想される。
また，立体模型でみれば分かるとおり，甲１２試薬１においては５員環が壁となって求核剤の進路が妨害され，本件ステロイド出発物質の酸素原子が試薬に接近できず，この立体障害のためにＳＮ２反応が進行しないのに対し，本件試薬においては，求核剤の進路に大きな空間があり，エポキシ基は本件ステロイド出発物質の進路を妨害せず，反応点の炭素の背面に求核剤が接近できる。したがって，甲１２文献の注１０の記載に接した当業者は，本件試薬では立体障害が解決されていることを理解し，この点からも本件試薬を反応に用いることを強く動機付けられる。(ｵ)そして，乙９文献には，前記(1)の控訴人らの主張イ(ｴ)ｄのとおり，ブタノールと本件試薬を反応させたエポキシド化合物について，エポキシ基を還元剤で処理してマキサカルシトールの側鎖としたことも記載されている。さらに，エポキシ基を導入することにより，ケトン体を介する甲１２発明よりも工程数を短縮できるから，当業者であれば本件試薬を用いる。
(ｶ)また，甲１２文献には，甲１２試薬１に代えて本件試薬を使用することを阻害するような記載も事実も存在しない。
(ｷ)したがって，前記(ｱ)の技術的課題を認識する当業者であれば，甲１２文献の本件ステロイド出発物質に，甲１２文献の示唆に基づき，乙９文献記載の本件試薬を反応させてみようとすることは当然である。
ウ上記相違点２（中間体及び還元処理－開環工程の相違）は，相違点１（試薬の相違）が克服されれば，自ずと克服されるものである。また，エポキシ基が導入されたステロイド化合物において，エポキシ基を還元剤により開環してマキサカルシトールの側鎖と同様の側鎖を製造できることは，本件優先日前に広く知られていた。したがって，相違点２は容易に克服することができる。エしたがって，訂正発明は，甲１２発明及び乙９文献に基づいて当業者が容易に想到することのできるものである。
（被控訴人）
ア訂正発明と甲１２発明とは，控訴人らの主張するとおり，反応試薬が相違し（相違点１），中間体及びエポキシ開環のマキサカルシトールの側鎖を形成する工程も全く異なる（相違点２）。
イ控訴人らは，マキサカルシトールの効率的製造方法を研究している当業者にとっては，ステロイド化合物の２２位水酸基を高収率でアルキル化できるアルキル化試薬を見つけ出せばよいだけであったと主張する。しかし，被控訴人が実際に甲１２発明の改良技術として臨床試験の治療薬の製造に用いた方法は，アルキル化試薬でアルキル化する，甲１２発明と同じウィリアムソン反応ではなく，マイケル法と呼ばれる方法であったのであり，同主張は，訂正発明を見た後知恵に基づくものである。アルキル化試薬は多数存在し，そのうち，マキサカルシトールの工業生産に使えるのは本件試薬のみである。
ウ甲１２文献の注１０が言及する「嵩高さ」とは，「１α，３β－ビス（テトラヒドロピラニルオキシ）－５－アンドロステン－１７β－オール」と「１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタン」（以下「甲１２試薬３」という。）とのアルキル化反応との対比で述べられたものであり，５員環が出発物質の側鎖導入の反応点から離れている度合によるものと推測される。そもそも，上記アルキル化反応は，甲１２発明の反応とは，出発物質であるアルコール側の反応点の構造も異なるのであるから，注１０を重視する理由はない。
また，甲１２文献においては，５員環を有する嵩高い試薬である甲１２試薬１を用いた反応は失敗し，環状構造を持たない甲１２試薬２を試薬として用いた反応も収率が９％であり，どちらも満足すべき反応性を有していないのであるから，甲１２文献に接した当業者は，別の試薬を考えるのが普通であり，「環状構造を持ちながら崇高くない化合物であればうまくいくのではないかと考える。」という控訴人らの主張は理解不能である。
エ乙９文献から，本件試薬と，甲１２文献の本件ステロイド出発物質のような分子量の大きなアルコールとの反応が進むとは予測できないことは，前記(1)被控訴人の主張エのとおりである。
オ以上のとおり，訂正発明と甲１２発明との相違点に係る訂正発明の構成を容易に想到することができたとの控訴人らの主張は理由がない。(3)乙４文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由ウ）について無効理由ウについての当事者の主張は，原判決の「事実及び理由」の第３の７に摘示のとおりであるから，これを引用する（ただし，引用に係る原判決中，「無効理由２」とあるのは「無効理由ウ」と，「乙４の２」とあるのは「乙４文献」と，「乙９」とあるのは「乙９文献」とそれぞれ読み替える。以下，引用する場合は同じ。）。
第４当裁判所の判断


当裁判所も，控訴人方法は，訂正発明と均等であり，また，訂正発明についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１訂正発明との均等の成否について
(1)均等の５要件及び立証責任について
特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有し（特許法６８条本文），特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められ（同法７０条１項），特許出願人は，特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明を特定するために必要と認めるすべての事項を記載しなければならないのであるから（同法３６条５項），特許請求の範囲の記載は，第三者に対し，特許の独占的,排他的な権利の範囲を公示する機能を有するものである。したがって，特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲に記載された構成の文言解釈により確定されるのが原則である。
しかしながら，特許請求の範囲に記載された構成中に，相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても，①同部分が特許発明の本質的部分ではなく，②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，同対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（以下，上記①ないし⑤の要件を，順次「第１要件」ないし「第５要件」という。）。なぜなら，①特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり，相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって，特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば，社会一般の発明への意欲を減殺することとなり，発明の保護，奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく，社会正義に反し，衡平の理念にもとる結果となるのであって，②このような点を考慮すると，特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び，第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり，③他方，特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから同出願時に容易に推考することができた技術については，そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから，特許発明の技術的範囲に属するものということができず，④また，特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど，特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないからである（ボールスプライン事件最判）。
そして，第１要件ないし第５要件の主張立証責任については，均等が，特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて，これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば，かかる範囲内であるために要する事実である第１要件ないし第３要件については，対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり，他方，対象製品等が上記均等の範囲内にあっても，均等の法理の適用が除外されるべき場合である第４要件及び第５要件については，対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。
(2)訂正発明と控訴人方法との相違
前記第２の２(7)エのとおり，控訴人方法は，訂正発明の構成要件Ａ，Ｂ－２，Ｄ及びＥを充足するが，同方法における出発物質Ａ及び中間体Ｃが，シス体のビタミンＤ構造の化合物ではなく，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造の化合物であるという点で，訂正発明の構成要件Ｂ－１，Ｂ－３及びＣと相違する。そこで，以下，出発物質及び中間体にトランス体のビタミンＤ構造の化合物を用いる控訴人方法が，訂正発明において出発物質及び中間体にシス体のビタミンＤ構造の化合物を用いる場合と均等なものといえるか，順次，均等の要件を判断する。
(3)均等の第１要件（非本質的部分）について
ア本質的部分の認定について
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。
そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段(特許法３６条４項，特許法施行規則２４条の２参照)とその効果（目的及び構成とその効果。平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項参照）を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち，特許発明の実質的価値は，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり，そして，①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特許請求の範囲の記載の一部について，これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり，訂正発明はそのような例である。），②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には，特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。


ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが，出願時（又は優先権主張日。以下本項(3)において同じ）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書に記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ，より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり，均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。また，第１要件の判断，すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には，特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で，本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり，対象製品等に，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても，そのことは第１要件の充足を否定する理由とはならない。
イ訂正明細書の記載
訂正明細書の【発明の詳細な説明】欄には，次の記載がある（甲１５。なお，各文末に引用する行数は，化学式を含まない数である。）。
(ｱ)「発明の背景」
「ビタミンＤおよびその誘導体は，重要な生理学的機能を有する。例えば，１α，２５－ジヒドロキシビタミンＤ３は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性，および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし，ビタミンＤ３誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。
特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために，新規ビタミンＤ誘導体が開発されている。
例えば，日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（１９８６年１１月２７日発行）は，免疫調節活性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン誘導体を開示している。さらに，日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（１９８６年１１月２７日発行）は，最終産物を製造するための二種類の方法も開示しており，一方は出発物質としてプレグネノロンを使用する方法で，他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する方法である。
１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（ＯＣＴ），即ち，１α，２５－ジヒドロキシビタミンＤ３の２２－オキサアナログ体は，強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，低いインビボカルシウム上昇作用（ｃａｌｃｅｍｉｃｌｉａｂｉｌｉｔｙ）を有する。ＯＣＴは，続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
日本特許公開公報平成６－０７２９９４（１９９４年３月１５日発行）は，２２－オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は，２０位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て，次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを含む，オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。
日本特許公開公報平成６－０８０６２６号（１９９４年３月２２日発行）は，２２－オキサビタミンＤ誘導体を開示している。この公報はまた，出発物質としての１α，３β－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグネ－５，７－ジエン－２０（Ｓ又はＲ）－オールを塩基の存在下でエポキシドと反応させて２０位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含む方法を開示している。さらに，日本特許公開公報平成６－２５６３００号（１９９４年９月１３日発行）およびＫｕｂｏｄｅｒａ他（Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ＆    ＭｅｄｉｃｉｎａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙＬｅｔｔｅｒｓ，４（５）：７５３－７５６，１９９４）は，１α，３β－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－５，７－ジエン－２０（Ｓ）－オールを４－（テトラヒドロピラン－２－イルオキシ）－３－メチル－２－ブテン－１－ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て，それを脱保護し，そして脱保護されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む，エポキシド化合物を立体特異的に製造する方法を開示している。しかし，上記方法は，ステロイド基の側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を導入するのに一工程より多くの工程を必要とし，従って所望の化合物の収率が低くなる。さらに，上記文献のいずれにも，アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない。また，上記文献には，側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［４．３．０］ノナン構造（本明細書中以下においてＣＤ環構造と称する），ステロイド構造またはビタミンＤ構造は開示されていない。」（１５頁６行～１６頁１３行）
(ｲ)「発明の詳細な説明」
a   「本発明は，下記構造を有する化合物の製造方法であって：（式中，ｎは１～５の整数であり；Ｒ１およびＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ１－Ｃ６アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり；ＹはＯ，ＳまたはＮＲ３であり，ここでＲ３は水素，Ｃ１－Ｃ６アルキルまたは保護基であり；そしてＺは，
であり，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ８，・・・Ｒ１７は各々独立に水素，置換または未置換の低級アルキルオキシ，アミノ，アルキル，アルキリデン，カルボニル，オキソ，ヒドロキシル，または保護されたヒドロキシルであり；そしてＲ６およびＲ７は各々独立に水素，置換または未置換の低級アルキルオキシ，アミノ，アルキル，アルキリデン，カルボニル，オキソ，ヒドロキシル，保護されたヒドロキシルであるか，また
は一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）下記構造：


（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
または
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法を提供する。・・・・
下記構造：
を有する化合物の製造方法は新規であり，細胞に対する分化誘導活性および増殖阻害活性などの多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成に有用である。」（２４頁６行～２５頁下から２行）
ｂ「本発明はまた，下記構造：
（式中，ＺはＣＤ環構造，ステロイド構造またはビタミンＤ構造を示し，これらは各々，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい）を有する化合物を提供する。本発明に関するＣＤ環構造，ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々，特には下記する構造を意味し，これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい。ステロイド構造においては，１個または２個の不飽和結合を有するものが好ましく，５－エンステロイド化合物，５，７－ジエンステロイド化合物，またはそれらの保護された化合物が特に好ましい。
ＣＤ構造，ステロイド構造，またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず，水酸基，置換または未置換の低級アルキルオキシ基，…およびオキソ基（＝Ｏ）などを例示することができ，水酸基が好ましい。これらの置換基は保護されていてもよい。・・・
ステロイド構造における不飽和結合のための保護基の例としては，４－フェニル－１，２，４－トリアゾリン－３，５－ジオンおよびマレイン酸ジエチルが挙げられる。そのような保護基を有する付加物の例は以下のものである：・・・さらに，ビタミンＤ構造はＳＯ２の付加によって保護されていてもよい。そのよ
うな保護されたビタミンＤ構造の例を下記に示す：
」（２５頁下から１行～２８頁２行）
c「式Ｉの化合物の製造について本明細書に開示した反応の概略を以下の反応図Ａに示す。
本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは，公知化合物である。例えば，「Ｙ」がＯである場合，以下のものを出発化合物として使用することができる：日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（１９８６年１１月２７日発行）に記載された１α，３β－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－５，７－ジエン－２０（Ｓ）－オール；日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（１９８６年１１月２７日発行）および国際特許公開公報ＷＯ９０－０９９９１（１９９０年９月７日）およびＷＯ９０／０９９９２（１９９０年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン－１α，３β，２０β－トリオール；Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，５７，３１７３（１９９２）に記載されたオクタヒドロ－４－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－７－メチル－１Ｈ－インデン－１－オール；並びにＪ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１０４，２９４５（１９８２）に記載されたオクタヒドロ－４－（アセチルオキシ）－７－メチル－１Ｈ－インデン－１－オール。」（２９頁下から２行～３０頁１０行）ｄ「本発明は，本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロイド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｂに示す。本発明による上記二工程の反応の工程（１）の反応は，本明細書中に既に記載した反応図Ａの方法と同様に実施できる。
工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシド化合物中のエポキシ環を開環する反応であり，これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は，工程（１）で得られたエポキシド化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの，好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものである。」（３９頁５行～１２行）
e「以下の反応図Ｃは，本発明の化合物および方法を使用する反応経路を示す。対応するステロイド化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法は，紫外線照射および熱異性化などの慣用的方法によって実施できる。対応するＣＤ環化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法もまた慣用的である。そのような方法は，例えば，Ｅ．Ｇ．Ｂａｇｇｉｏｌｉｎｉ他，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１０４，２９４５－２９４８（１９８２）およびＷｏｖｋｕｌｉｃｈ他，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ，４０，２２８３（１９８４）に記載されている。反応図Ｃに示した方法の一部または全部は本発明の範囲内であるものと理解すべきである。
反応図Ｃ
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｏ，Ｒ１およびＲ２は上記定義と同一であり，構造の環は何れも１または２個の不飽和結合を所望により有していてもよい）」（４２頁７行～４３頁３行目）
ウ訂正発明の内容
(ｱ)上記イの記載によれば，訂正発明については，以下のとおり認められる。a訂正発明は，細胞に対する分化誘導活性及び増殖阻害活性などの多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成に有用な化合物の製造方法に関する。
b従来，新規なビタミンＤ誘導体として，カルシトリオール（１α，２５－ジヒドロキシビタミンＤ３）の２２－オキサアナログ体（２２位が酸素原子に置き換えられた誘導体）である，１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（マキサカルシトール）などが開発されていた。