そうすると，上流側と下流側の管渠の段差が小さいために汚水の跳返りがほとんど生じない場合や，汚水の流量が少ないためにインバート底部における汚水の跳返りがほとんど生じない場合には，そもそも本件発明で解決しようとした課題が小さいため，その効果も大きくはないことは，当業者であれば，容易に理解できるところであって，発明の詳細な説明にそのことが明示的に記載されていないとしても，特許請求の範囲に記載された発明に含まれるか否かが明らかでなくなるというものではない。もともとマンホールに流入する汚水の量や速さは一定ではないことも考慮すると，本件発明の効果は，その状況によって相対的に変化するものというべきであり，実験の結果等をもって本件発明を用いるのに最適な汚水の流量や流速，管渠の最適な段差位置や高さなどの関係を開示した上で，特許請求の範囲においてこれらのパラメータを特定しなければ，本件発明の技術的範囲が不明確になるというものではない。
また，本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００１８】には，本件発明の実施の態様の具体的な構成が示されているが，この態様でしか課題を達成し得ないものではなく，発明の詳細な説明に記載された各種の実施の形態をも参照することにより，当業者であれば，管渠の径や段差等周囲の状況を勘案しつつ，現場に応じた｢跳返り防止用の凹溝｣を導流溝底部に形成することは，十分に可能であるというべきである。
ウ被告は，本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００１８   】の記載は，特許請求の範囲の請求項１の「半円形」の意味と齟齬する旨主張する。しかし，段落【００１８】は，「たとえば，正半円より約１０ｍｍ程度上方に高く延長して形成されている」とあるように，特許請求の範囲にいう「半円形」が厳密な正半円に限られるものではないことを明らかにした記載であって，両者の齟齬を示すものとはいえない。
また，被告は，同段落の示す「凹溝」が１～５ｍｍ程度では，「汚物の付着を防止」するという本件発明の効果を奏するか疑わしい旨の主張もするが，前述のとおり，導流溝の最下部側面に凹溝が存在することで，側面を跳ね返る汚水に対する物理的な抵抗を与え，跳返りを抑制する効果を生ずることは，自明である（このことは，前述の比較実験２の結果からみても，明らかである。）。
エ以上からすれば，本件明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（本件発明）は，発明の詳細な説明に記載された発明であることが認められ，本件特許にサポート要件違反の無効事由があるとする被告らの主張は，採用することができない。
３争点３（差止請求の可否）について
(1)後掲の証拠等によれば，以下の事実が認められる。ア(ｱ)被告は，被告物件１のマンホールの工事を含む「平成１８年度     若宮町ほか１町地内（６１工区）管渠築造工事」について，平成１９年３月２９日，請負者である参加人土田工建から引渡しを受け，以後現在まで同マンホールの維持・管理を行っている（乙１９の２，弁論の全趣旨）。
(ｲ)被告は，平成２４年６月２７日，被告物件１の構成が別紙２－１記載のとおりであり，被告物件１のマンホールのインバート底部（同別紙中のモルタル２部分）にモルタルが塗布されていることを確認した（乙２の２〔写真③〕，４９の１，弁論の全趣旨）。
イ(ｱ)被告は，被告物件２，３及び４の各マンホールの工事を含む「平成１４年度田上本町地内（２０－３工区）管渠築造工事」について，平成１５年９月２５日，請負者である新和建設株式会社から引渡しを受け，以後現在まで同各マンホールの維持・管理を行っている（乙６０の２７，弁論の全趣旨）。
(ｲ)被告は，平成２４年９月１２日，被告物件２の構成が別紙２－２記載のとおりであり，被告物件２のマンホールのインバート底部（同別紙中のモルタル２部分）にモルタルが塗布されていることを確認した（乙６，８，３９，４９の２，弁論の全趣旨）。
(ｳ)被告は，平成２５年１０月２８日，被告物件３の構成が別紙２－３に記載のとおりであり，被告物件３のマンホールのインバート底部に切削部分（別紙２－３の「溝」部分（図中の灰色部分））が存することを確認した（乙５０の１，弁論の全趣旨）。
(ｴ)被告は，平成２５年１０月２８日，被告物件４の構成が別紙２－４に記載のとおりであり，被告物件４のマンホールのインバート底部に切削部分（別紙２－４の「溝」部分（図中の灰色部分））が存することを確認した（乙５０の２，弁論の全趣旨）。
ウ(ｱ)被告は，平成２４年７月３日，被告物件１のモルタル塗布部分（別紙２－１の「モルタル２」部分）を部分的にはがし，同月１７日，上記部分を完全に撤去した（乙２の３〔写真⑤及び⑥〕，２の４〔写真⑦〕，５４，弁論の全趣旨）。
(ｲ)被告は，平成２６年５月２日，被告物件２のモルタル塗布部分（別紙２－２の「モルタル２」部分）を砕きながら外すことにより撤去し，被告物件３及び４の各導流溝の両側面の削られていた部分（別紙２－３及び２－４の各「溝」部分（図中の灰色部分））を埋めて，それぞれ滑らかな断面半円形に施工した（乙５５，弁論の全趣旨）。(2)前記１及び２で検討したところによれば，被告物件１及び２は，いずれも本件発明の技術的範囲に含まれ，本件特許に実施可能要件違反又はサポート要件違反の無効事由は存在しないから，被告が被告物件１及び２を使用していたことは，本件特許権の侵害を構成するものと認められる。しかしながら，上記(1)の認定事実によれば，マンホールの人孔番号で特定される被告物件１及び２は，口頭弁論終結の時点において，もはや別紙２－１及び２－２の構造を有しておらず，被告による被告物件１及び２の使用が本件特許権の侵害を構成することもなくなったといえる。(3)前記１で検討したところによれば，被告物件３及び４は，いずれも本件発明の技術的範囲に含まれないから，被告による被告物件３及び４の使用は，本件特許権の侵害を構成するものではない（なお，被告は，平成２６年５月２日，被告物件３及び４の各導流溝の両側面の削られていた部分（別紙２－３及び２－４の各「溝」部分（図中の灰色部分））を埋めて，それぞれ滑らかな断面半円形に施工したことが認められることは，上記(1)のとおりである。）。


(4)以上の事実関係の下では，今後，被告が被告物件１ないし４を本件発明の技術的範囲に含まれる形状に加工した上，これを使用するおそれがあるとは認められず，ほかに差止めの必要性を認めるに足りる証拠はない。したがって，原告の被告に対する被告物件１ないし４の使用差止請求は，いずれも認められない。
４争点４（被告は無過失か）について
(1)被告らは，被告に過失はない旨主張するので，特許法１０３条の推定を覆滅する事由があるか否かを判断するため，まず，本件訴訟に至るまでの原告と被告との交渉経緯について検討するに，当該経緯は，以下のとおりであると認め   られる   （特に   証拠を   掲示し   ていな   いもの   は当事   者間に   争いが   ない。）。
ア原告は，被告企業局建設課に対し，平成１９年７月１１日，一部の業者（株式会社豊蔵組）が施工したインバートに特許権侵害の疑いがある旨を申し出た後，同月１９日，同課に対し，金沢市内にあるすべてのインバートの調査と対応を要求し，同月３１日，同課に対し，同市旭町周辺を自ら調査したい旨申し出，同年８月２日，調査希望場所を同市旭町から田上本町地区へ変更した。原告は，同課に対し，同年９月１０日，平成１１年度から平成１８年度までの全工区のインバート調査を要求し，同課は，場所を限定しての現場確認であれば可能である旨回答した。同課は，原告が平成１９年７月１１日に株式会社豊蔵組による施工に侵害の疑いを指摘していたことから，同社施工箇所を含む戸板第二土地区画整理地区内のマンホールで，未だ下水が通っておらず，マンホール開閉による支障が少ない８か所（別紙「金沢市戸板第二土地区画整理事業設計図（2/2）」〔以下「答弁書別紙２の１」という。〕におけるＮｏ．１ないしＮｏ．８）を選定し，同年１１月２７日，上記８か所のマンホールのインバートの形状について調査を実施した（以下「平成１９年調査」という。）。
平成１９年調査には，被告企業局建設課の職員３名が立ち会って実施されたが，インバートの状況について写真撮影はしなかった。このとき，参加人土田工建が施工した１か所のマンホール（答弁書別紙２の１のＮｏ．５〔人孔番号１２６４４２〕）のインバートについては，原告から「特許に似ている」旨の指摘がされたが，他の７か所のマンホールのインバートについては，特許権侵害の指摘はなかった（乙１）。イ原告は，被告が，平成１９年調査の結果を認識していたにもかかわらず，特許権侵害がなかったと主張し始めたとして，被告に対し，平成２２年６月１日，要旨，特許権侵害があったことをうやむやにしないで欲しい，調査には被告の職員３人が立会して「特許の形」を確認しており，その際，施工業者は参加人土田工建であることを原告に知らせてくれたこと，参加人土田工建は下請に直させると約束したことなどを記載した書面を送付したところ，被告市民局広報広聴課から，参加人土田工建が手直しを約束したということは確認できず，被告企業局では本件に関し責任はないと考えており，原告と参加人土田工建との間で再度話し合いをしてほしい旨回答された（甲９）。
原告が，上記経緯を踏まえ，被告市長に対し，同年８月４日，これまでの経緯を書面にて回答するよう要求したところ（丙２の２・４頁），被告企業局建設課は，原告に対し，同年１０月８日付けで，「被告は特許権侵害の有無を判断する立場にない」旨の回答書を送付した（丙２の２・５頁）。
また，原告は，参加人土田工建に対し，同年１１月１２日付で警告書を送付し，同書には，特許権侵害の有無を判断するために裁判をする準備をしていること，裁判になれば２００万から３００万円の費用もかかるため，侵害があったことを認め，通常実施権を１００万円で買わないか，賢明な判断を待つなどの記載があった（丙２の１，２の２）。ウ原告は，被告市長に宛てて，平成２３年８月６日，「発明・発見，特許をめざす人たちへ」と題する書面を送付し，特許権侵害を認めない被告の対応に不満を述べた内容を伝えた（乙４４の１）。
エ原告は，代理人弁護士を通じ，被告市長に対し，平成２４年６月１８日付け「ご連絡」と題する書面（甲４の１）に，「金沢市若宮町の戸板第二土地区画整理地区所在のマンホールにおいて，本件特許発明の使用が確認されております。・・・なお，当該マンホール以外にも金沢市田上本町の田上本町土地区画整理地区所在のマンホールにおいても，本件特許発明の使用が確認されております。」などと記載し，被告に善処を願う旨の連絡書を同月２０日に送付した（甲４の２）。
オ被告企業局維持管理課は，平成２４年６月２６日，平成１９年調査において原告が確認した８か所のマンホールのインバートを対象として，再調査（以下「平成２４年６月調査」という。）を実施したところ，上記８か所すべてのマンホールのインバートの形状について，原告が主張するような事実は認められなかった。
被告企業局建設課は，同月２７日，戸板第二土地区画整理地区内の参加人土田工建が施工した２か所のマンホール（答弁書別紙２の１におけるＮｏ．９及びＮｏ．１０）のインバートを対象として，追加調査を実施した。なお，被告は，当該２か所のマンホールのインバートが上流側に設置され，段差もないことから，下水の跳ね返りがなく，原告が主張する特許権侵害が疑われる施工の可能性が低いと考えられたため，平成１９年調査の対象としていなかったが，上記エの連絡書の送付を受け，当該２か所を新たに調査の対象としたものである。


その結果，新たに調査した上記２か所のマンホール（答弁書別紙２の１におけるＮｏ．９〔人孔番号１２６４４５，本件訴訟における被告物件１のマンホール〕及びＮｏ．１０〔人孔番号１２６４４８〕）のインバートに，モルタルで上塗りされた加工を発見した（上記Ｎｏ．９につき乙２の２の写真③），上記Ｎｏ．１０につき乙２の２の写真④）。カ被告企業局維持管理課は，平成２４年７月３日，上記オに記載のモルタル加工部分の調査を行い，同月１７日，モルタル加工部分が強度的に脆く，破片により汚水の流れを妨げる恐れがあると判断し，モルタル加工部分を完全に撤去し，断面半円形のインバート底部に加工を施さない状態にした（答弁書別紙２の１におけるＮｏ．９〔人孔番号１２６４４５，本件訴訟における被告物件１のマンホール〕につき乙２の４の写真⑦，同Ｎｏ．１０〔人孔番号１２６４４８〕につき乙２の４の写真⑧，乙３）。キ被告公営企業管理者は，原告に対し，原告の指摘する４か所のマンホールのインバートについては，平成１９年３月２９日に一般的形状のものとして工事完了を確認していること，上記４か所のうち２か所にについては，平成２４年６月２８日に何者かによりインバートが細工された形跡を確認し，これを写真で記録の上，引渡しを受けた時の形状に戻したこと，したがって，特許権侵害行為及び特許発明の使用行為はないことなどを記載した返答書を平成２４年７月１８日に送付した（甲７）。ク原告の代理人弁護士は，被告の代理人弁護士に対し，平成２４年７月２５日付け通知書を同月２７日に送付して，答弁書別紙２の１におけるＮｏ．９（人孔番号１２６４４５，本件訴訟における被告物件１のマンホール）及びＮｏ．１０（人孔番号１２６４４８）の各マンホールのインバートの写真公開を求めたが，被告公営企業管理者は，同年８月３日，被告情報公開及び個人情報保護に関する条例６条の規定に基づき，行政情報の公開請求を行うよう回答した（甲６の１，６の２，８）。
ケ原告は，平成２４年９月５日，本件訴訟を当庁に提起し，同月９日，被告に訴状の副本が送達された。
コ被告企業局建設課は，平成２４年９月１２日，金沢市田上本町地内にある複数のマンホールのインバートについて，調査を実施した。原告は，これまで補助参加人土田工建が金沢市戸板第二土地区画整理地区内で施工した４か所のマンホール（答弁書別紙２の１のＮｏ．５，Ｎｏ．６，Ｎｏ．９及びＮｏ．１０）のインバートを問題にしていたところ，訴状では，田上本町土地区画整理地区内に存在するマンホールのインバートについての特許権侵害も主張し，特定されていなかった。しかし，被告において，訴状と共に提出されていた甲３号証の写真４の擁壁や側溝の状況を参考に，同号証の写真４のマンホールは，金沢市田上本町土地区画整理地区内の人孔番号１７３８２１のマンホール（別紙「金沢市田上本町土地区画整理事業設計図」〔以下「答弁書別紙１の１」という。〕におけるＮｏ．１）であることが推測されたため，当該マンホールを含む複数のマンホールのインバートを調査した（以下「平成２４年９月調査」という。）。その結果，答弁書別紙１の１におけるＮｏ．１ないしＮｏ．３のマンホール（人孔番号１７３８２１ないし１７３８２３，本件における被告物件２ないし４のマンホール）のインバートに加工が施されていたことを発見した。サ被告は，平成２４年９月１３日，答弁書別紙１の１におけるＮｏ．１ないしＮｏ．３のマンホール（被告物件２ないし４のマンホール）について，被疑者不詳として，建造物侵入の疑いで石川県警察金沢中警察署へ被害通報した（乙６）。
(2)被告におけるインバート施工工事について
平成１８年４月１日発行の被告企業局技術指導室作成の「金沢市公共下水道事業管渠築造工事    標準仕様書」（乙３０）には，マンホールのインバートの形状等に関する明確な記述はなく，図面においても，インバートの導流溝の断面形状はほぼ半円形であることが示され，導流溝に凹状の部分を設けることを示唆するものはない。
(3)上記(1)及び(2)を踏まえ，被告について過失の推定を覆滅すべき事由が存在するか否かについて検討する。
ア被告は，下水道の維持管理を行うものであり，下水道の維持，管理に関し，特許権を侵害する製品を使用していれば，特許権侵害についての過失が推定され（特許法１０３条），侵害行為に基づく責任を負うべき立場にあるというべきである。
イ被告は，被告物件１及び２の施工について，通常のインバート形状，すなわち，管渠の形に合わせて整形された断面半円形とし，円滑に流水が図れるものを指示したのみで，本件発明を利用する指示は出しておらず，被告物件１及び２の施工を含む下水道管渠工事について，竣工検査に合格した結果，すべての基準を満たすものとして被告物件１及び２などの引渡しを受けているものであるため，被告物件１及び２に見られるようなモルタルの塗布などの加工があれば，竣工検査に合格できず，被告がその引渡しを受けるはずがない旨主張する。


確かに，上記(2)の認定事実によれば，インバートの形状は半円形の断面であることのほか，細かな規定は定められていないことが認められる。しかし，被告物件１及び２に係る下水道管渠工事について，上記のような加工がされていない状態で竣工されたと認めるに足りる証拠はない（被告から提出された工事基本台帳等の書証（乙９の１ないし５，６０の１ないし２８）を検討しても，工事完成時の写真が添付されておらず，インバートにおいて汚水が円滑に流下するか否かの検査がされたか否かも不明であって，被告への引渡しに際し，インバートの形状の確認を含め竣工検査がされたことを積極的にうかがわせるものとは，認められない。）。この点，被告は，被告物件２を含む田上本町土地区画整理事業に関する設計図書及び関連資料として，乙２０号証ないし乙２９号証（枝番のあるものを含む。以下，同じ。）を提出しているが，これらは平成１９年度田上本町地内（７－３工区）管渠築造工事（以下「平成１９年度田上本町工事」という。）に関する資料であり，路線番号３１２１，３１２０，３１２５，３０７１－１，３０５２－２，３０５１，３０５６の管渠工事に関する資料であることが認められ（乙２７の工事写真台帳に添付された図面参照），路線番号３０７１－２に属する被告物件２のマンホールに関する資料ではない。むしろ，被告が被告物件３及び４に関する資料として提出している，平成１４年度田上本町地内（２０－３工区）管渠築造工事（以下「平成１４年度田上本町工事」という。）に関する設計図書及び関連資料（乙６０の１ないし２８〔孫番のあるものを含む。〕）によれば，平成１４年度田上本町工事において，路線番号３０７１－２の管渠工事が行われたことが認められ（乙６０の４の２，６０の２４の１），被告物件２のマンホールは，平成１４年度田上本町工事で施工されたものと認められる（被告物件２のマンホールが平成１５年９月２５日に引き渡されたことは，被告が石川県警察金沢中警察署長に提出した被害届〔乙５３〕にも記載されている。）。そして，同工事のＮｏ．４のマンホールが被告物件２のマンホールであり，Ｎｏ．３のマンホールが被告物件３のマンホールであることが見てとれる（乙６０の４の２，６０の２４の１）。なお，乙６０号証の２３の４枚目「マンホール数量計算書」に，１号人孔について，路線番号３０７１－２のＮｏ．４（被告物件２のマンホールと認められるもの）に関し，「（インバート工無し）」との記載があることから，平成１４年度田上本町工事においては，マンホールの設置のみが行われ，インバートの施工については，被告が主張するように，平成１９年度田上本町工事において行われた可能性もあるが，乙２０号証ないし乙２９号証からは，同工区外のインバート工事を行った旨の記載を認めることはできず，結局，乙２０号証ないし乙２９号証は，被告物件２ないし４のインバート工事が的確に行われたことを示す資料とは認められない。被告は，受命裁判官の釈明を受けて（第１２回弁論準備手続調書参照），被告物件３及び４に関する資料として乙６０号証（枝番あり。孫番のあるものも含む。）を提出したが，同号証は，上記のとおり，被告物件２及び３に関する資料と認められ，被告物件４に関する資料であるかどうかは定かでなく（乙６０号証の４の２によれば，被告物件４のマンホールは既に設置され，同号証で対象としているマンホール工事によって新設されたものではないように見受けられる。），被告物件１ないし４に関する資料をすべて提出したとする被告の主張は，極めて疑わしいものといわざるを得ない。
さらに，被告は，インバート底部についての施工完成写真を撮影していない中核都市も存在するという被告企業局建設部建設課課長作成の陳述書（乙３５）を提出するが，完成写真を撮影していない市が被告以外にも存在するからといって，本件訴訟における立証責任が転換されるわけではない。また，インバートは，管渠の状況に応じて適宜，成形されなければならないから個々の設計図等が存在しないというのであれば，実際に個々の管渠の状況に応じて成形されたかどうかについてはどのような検査を実施しているのかについて明らかにするべきであり，被告がこれを明らかにできない以上，インバートの形状が引渡時にどのような状態であったかを証明することはできないことに帰するのであって，被告について，過失の推定を覆滅する事由があるといえないことは，明らかである（下水道管渠工事は，被告の責任において行われる事業であるから，後に問題が生じた場合にも対処できる管理が被告によってされてしかるべきであるところ，被告による適切な管理を裏付ける証拠は，何ら提出されていない。被告らは，施工業者から引渡しを受ける際に検査に合格しているからこそ，被告が引渡しを受けられた旨主張するが，工事が標準仕様書のとおり施工されたはずであるということは，当該工事が標準仕様書のとおり施工されたことを裏付ける具体的な証拠を伴う場合に初めて成り立ち得る主張であって，当該工事が標準仕様書のとおりであったか否かを確認した結果が何ら残されていない以上，そもそも確認したこと自体が疑問であるというべきであって，結局，被告は，被告物件１及び２が標準仕様書のとおりの形状で施工されたことは認められず，被告らの主張は，採用することができない。）。ウさらに，被告は，インバート工事を受注した請負業者からの報告（乙４，５，７）を提出し，参加人らは，それぞれ実際にインバートを施工したとして，その旨の陳述書（丙１，丁１）を提出している。しかし，上記報告は，いずれも工事時期，場所，インバートの個数を除けば，同一の表現を用いて，工事竣工時に一般的形状であったとするのみであり，個々の設置箇所に対応するインバートを具体的にどのような形状で施工したかについては記載がない。参加人らの各陳述書も同様であり，具体的な工事内容やその写真等を示すものではない。
しかも，実際には，インバート底部の施工を施したのは，参加人らではなく，参加人らからそれぞれインバート底部の施工を請け負った目川工業の左官職人によるもので（乙４２，４３，丁２の１，弁論の全趣旨），被告物件１及び２をそれぞれ施工したという各左官職人の陳述書（乙４２，４３）も，同一の不動文字が印刷された書面に手書きの署名がされているだけで，具体的な工事内容を説明するものではないから，被告物件１及び２の施工を担当した者が作成したかは疑問であって，これらの存在から施工当時の被告物件１及び２のインバートの形状が標準仕様書のとおりであったことを推認することはできない。


エまた，被告は，被告物件１については，平成１９年調査時（同年１１月２７日）に実施した現地確認で，参加人土田工建が施工したインバートについて「特許と似ている」と原告が主張していたことから，戸板にて当該業者が施工した４か所を選択して撮影したものとして，平成２３年９月６日に写真撮影したという乙２の１の写真（以下「本件写真」という。）を提出し，その時点では，被告物件１にモルタル加工はされていなかったと主張する。
しかし，本件写真には，写真自体に撮影年月日の日付がなく，また，通常，工事現場の写真には，被写体とともに工事名，工事日付，場所，工種等を記載した小黒板を写し込むようにして撮影されてもいないため，同日に撮影されたものであるのか，被告物件１であるのかさえ不明といわざるを得ない。
この点，被告は，本件写真に日付がない点について，撮影に使用したデジタルカメラは初期設定がされていなかったため，正確な日時が記録されない状態にあったなどと主張し，本件写真は，平成２３年９月５日から６日にかけて行われた別の工事の写真に挟まれて撮影されたとして通し番号が付されているから，同月６日撮影したことは間違いない旨主張するが，写真のデジタルファイルの場合，ファイル名や撮影日時データが容易に改ざん可能であること，被告が本件写真を撮影したのは，その直前の平成２３年８月に原告から被告市長宛てに書面（乙４４の１）が送付されており，同年９月７日に，原告と被告企業局建設課長が面会することになっていたため，その準備として撮影したものであると被告は主張しているのに，同日の面会時には特許権侵害がなかった旨の本件写真を原告に示して説明したと認められる形跡もなく，この点からも，本件写真の撮影日が，平成２３年９月６日であるという被告の説明は，にわかに信用しがたい。したがって，同時点において，被告物件１についてモルタル塗布等の加工はされていなかったとする被告らの主張は，採用することができない。オ被告は，被告市内に何万とあるマンホールの中のインバートについて，原告が何者かからの連絡により被告物件１等を特定できるのが不自然極まりなく，原告又は原告の関係者が本件特許権侵害の状態を作出しているとも主張する。
原告は，左官工事，土木工事，下水・インバート工事等を業務内容とする有限会社倉工業の代表取締役であるから，同業者から情報が入ることもあり得るところであるが，原告が被告に本件特許権の侵害を申し出た経緯については，やや不自然に感じられるところもあるし，本件訴訟提起の少し前から，平成１９年調査では主張していなかった田上地区内のマンホールも問題にするようになったことについても，十分に合理的な説明をしているとはいえない。
しかし，上記(1)の経緯からすると，原告は，当初，被告に対し，被告市内にあるマンホールのすべてを調査対象として欲しいと訴え，被告から場所を特定してなら実施できると言われて戸板地区等の地区のみを指定し，その地区の中でどのマンホールを調査するかを決めたのは被告ともいえる。また，被告は，訴状では，これまで原告が問題にしていなかった田上地区のマンホールも指摘され，どのマンホールについて主張しているか不明であったが，訴状と共に提出された甲３号証の写真を見て，田上地区の被告物件２の付近の写真だと当たりを付け，被告において自発的に調査した結果，被告物件２ないし４において，インバート底部の加工や切削の状況を確認したとしているのであり，いずれも全く見当がつかないはずの本件訴訟の対象について，これらを具体的に特定したのは被告自身であることを認めているのである。
そうだとすれば，原告が本件訴訟を提起した経緯も定かではないものの，被告においても，どのような経緯かは不明であるが，ある程度問題のあるマンホールについての情報があったものとも推認できる。したがって，一方的に，原告の本件訴訟提起に至る経緯が全く不自然，不合理であるとまではいえないし，原告又は原告の関係者が被告物件１ないし４に加工等を施したことが推認されるともいえない。カ以上を総合すれば，被告物件１及び２の使用について，被告の過失推定を覆滅する事由は認められず，被告らの主張は，採用することができない。
５争点５（損害の額）について
(1)被告物件１及び２の使用による損害額
ア前記３(1)の認定事実を前提として，原告の損害額を検討する。イ被告物件１は，遅くとも乙２号証の２の写真③が撮影された平成２４年６月２７日から（甲３号証の写真１は，同月２日に撮影されたものとされているが，写真自体に日付がなく，同日の被告物件１の形状を認定するに足りない。また，被告物件１の施工当初の形状を認定するに足りる証拠はない。），乙２号証の４の写真⑦が撮影され，修復工事が完了したとされる同年７月１７日までの間，本件発明の技術的範囲に含まれる構成を有しており，被告によるその使用は，本件特許権の侵害を構成していたものと認められる。
ウまた，被告物件２は，遅くとも被告がその形状を確認した平成２４年９月１２日から（甲３号証の写真３は，同年６月２日に撮影されたものとされているが，写真自体に日付がなく，同日の被告物件２の形状を認定するに足りない。また，被告物件２の施工当初の形状を認定するに足りる証拠はない。），乙５５号証の写真が撮影され，修復工事が完了した平成２６年５月２日までの間，本件発明の技術的範囲に含まれる構成を有しており，被告によるその使用は，本件特許権の侵害を構成していたと認められる。エ原告は，インバート底部の導流溝の凹溝の製造費用（インバートの価額）相当額（被告物件１及び２につき各４万円）が原告の損害額であると主張するところ，これが被告の得た利益であるとも主張しており，特許法１０２条２項による損害額の推定を主張しているものと解される。ところで，請負工事においては，注文者は請負代金を支払い，請負人から目的物の完成という労務の提供を受け，以後，目的物の使用が可能となることにより，請負代金相当額の利益を得ているものと解されるから，本件において，被告は，被告物件１及び２の使用により，被告物件１及び２の工事代金相当額の利益を得ており，同額を原告の損害と推定すべきものと解される（本件の工事代金相当額に照らすと，１か月当たりの使用料相当額を算定して侵害期間ごとに積算していくよりも，上記算定方法によるのが相当と解される。）。
オそこで，被告物件１及び２にかかる工事代金相当額について検討する。被告物件１及び２は，目川工業が実質的にインバート施工を行ったものである（乙４２，４３）。


平成３０年９月２６日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００６５号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年８月２０日
判決
原告         亜太電   信株式   会社同訴訟   代理人   弁護士         波光   巖
池田辰也
被告        特許庁   長官
同指定代理人        薩     摩     純     一
井   出   英一郎
板谷玲   子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が異議２０１７－９００２５５号事件について平成３０年３月３０日にした決定を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が有する以下の商標登録につき，アイコム株式会社（以下「異議申立人」という。）が，商標法４３条の２に基づき登録異議の申立てをしたところ，特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから，原告がその取消しを求めた事案であり，争点は，同法４条１項１１号該当性の有無である。
１本件商標
原告は，以下の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１）。
(1)登録番号   第５９４６９４５号
(2)出願日    平成２８年８月１５日
(3)査定日     平成２９年４月６日
(4)登録日     平成２９年５月１９日
(5)商標
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第９類電子応用機械器具及びその部品
２特許庁における手続の経緯
異議申立人は，平成２９年８月１０日，本件商標登録につき，商標法４条１項１０号，１１号，１５号に該当すると主張して登録異議を申し立て（異議２０１７－９００２５５号），特許庁は，平成３０年３月３０日，本件商標登録を取り消すとの決定をし，同異議決定謄本は，原告に送達された。
３決定の理由の要点
(1)   本件商標について
本件商標は，複数の円弧を組み合わせた図形（以下「図形部分」という。）とその右横に図案化された欧文字（以下「欧文字部分」という。）及び「亜太電信」の漢字（以下「漢字部分」という。）を上下二段に横書きした構成からなるものであるところ，欧文字部分は，やや図案化して表現されているものの，格別特異な表現方法ではなく，欧文字５文字を表現したものと看取されるものであり，その３文字目に当たる部分については，両端が先細りとなった欧文字の「Ｃ」を表したものと認識されるものであって，全体として「ＡｉＣＯＭ」の文字を図案化したものと容易に看取できるものである。したがって，当該欧文字部分からは，「アイコム」の称呼が生じ，また，特定の観念は生じないといえる。また，「亜太電信」の漢字部分からは，「アタデンシン」の称呼が生じ，特定の観念は生じず，図形部分からは，特定の称呼及び観念が生じない。
そして，本件商標の図形部分，欧文字部分及び漢字部分は，外観，称呼及び観念上のつながりや関連性は認められないから，それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえ，本件商標は，その構成中，「ＡｉＣＯＭ」の欧文字部分を要部として抽出し，類否判断することができる。したがって，本件商標からは，その構成中の要部である「ＡｉＣＯＭ」の文字部分に相応して「アイコム」の称呼が生じ，特定の観念は生じない。
(2)   引用商標について
ア本件において引用する登録商標は別紙のとおりであるところ（以下，記載の順に「引用商標１」などといい，併せて「引用商標」という。），引用商標１，引用商標６及び引用商標８は「ＩＣＯＭ」，引用商標２及び引用商標９は「アイコム」，引用商標３は「ＡＩＣＯＭ」の文字をそれぞれ横書きしてなるものである。そして，引用商標４及び引用商標７は，語頭部分がやや図案化されているが，欧文字の「ｉ」を表したと容易に理解されるから，全体として「ｉＣＯＭ」の文字よりなるものということができる。
以上からすると，引用商標１～４並びに引用商標６～９からは，「アイコム」の称呼を生じ，また，特定の観念を生じない。
イ引用商標５は「アイコム株式会社」の文字を横書きしてなるものであるところ，その構成中の「株式会社」の文字は法人の種別を表す語であるから，商標の要部となり得る部分は「アイコム」の片仮名部分であるというべきである。そうすると，引用商標５からは，その構成中の要部である「アイコム」の文字部分に相応して「アイコム」の称呼を生じ，特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との対比
ア外観
本件商標の欧文字部分「ＡｉＣＯＭ」と引用商標３の「ＡＩＣＯＭ」は，「ｉ」と「Ｉ」の文字において，小文字と大文字等の違い及び「Ａ」と「Ｃ」の外形上の相違があるものの，そのつづりを同じくするものであるから，外観において近似した印象を与えるものである。
次に，本件商標と引用商標１，引用商標４及び引用商標６～８の「ＩＣＯＭ」とは，語頭の「Ａ」の文字の有無及び大文字「Ｉ」と小文字「ｉ」の相違という差異があるが，５文字という比較的短いつづり字からなる本件商標の構成中，「ｉＣＯＭ」の４文字のつづりを共通にするものであるから，両者は，外観においてやや近似した印象を与えるものである。
そして，本件商標と引用商標２及び引用商標９並びに引用商標５の要部である「アイコム」とは，欧文字及び片仮名という文字種を異にするところがあるものの，商標の使用においては，商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変更したり，デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることを考慮すると，これに接した取引者，需要者に対し，文字種の相違が，外観上の差違として強い印象を与えるとはいえないというべきである。
イ称呼
本件商標と引用商標は，「アイコム」の称呼を共通にするものである。
ウ観念
本件商標と引用商標は，特定の観念を生じないものであるから，両者は観念において区別できない。
エ類否の判断


以上のとおり，本件商標と引用商標とは，「アイコム」の称呼を共通にし，かつ，観念においても区別できないものである。そして，本件商標と引用商標とは，外観上近似した印象を与えるか，あるいは，外観上の差異があるとしても，看者に強い印象を与えるものとはいえないから，これらを総合勘案すると，本件商標と引用商標は，互いに類似する商標である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の比較本件商標の指定商品は，第９類「電子応用機械器具及びその部品」であり，他方，引用商標の指定商品は，第９類「電子応用機械器具及びその部品」又は「電子計算機用プログラム」を含むものであるから，その限りにおいては，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似である。
(5)小括
以上によると，本件商標は，引用商標と類似の商標であって，引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものであるから，商標法第４条１項１１号に違反して登録されたものである。
第３原告主張の取消事由
以下のとおり，本件商標が商標法４条１項１１号に該当するとした決定の認定判断には誤りがある。
１本件商標は，全体観察すべきであり，決定が本件商標を分離観察し，欧文字部分を，取引者，需要者に対し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分である要部としていることは誤りである。２以上の文字，図形又は記号の組み合わせからなる結合商標の類否の判断は，全体観察によるのが原則であり，各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には，例外的に分離観察してその部分が有する外観，称呼又は観念により類否の判断をすることが認められるが，本件商標はそのようなものではない。２仮に，本件商標から要部を抽出して観察するとしても，その要部は原告の社名である「亜太電信」の漢字部分であり，欧文字部分ではない。３また，欧文字部分の称呼及び外観について，欧文字部分の５文字のうち１文字目は，「Ｖ」を逆にしたものであって「Ａ」ではない。また，３文字目は「Ｃ」とは必ずしも認識されず，この部分は，「ＡｉＣＯＭ」を図案化したものではないから，欧文字部分からは「アイコム」の称呼は生じない。欧文字部分の外観が，一見しても引用商標と類似していないことは明白である。決定は，当該部分の外観をＡｉＣＯＭと看取されるとし，これが引用商標と外観において近似した印象を与えるとするが，当該部分を敢えて「ＡｉＣＯＭ」に引き直すことは，外観を直視したものではない。
４本件商標を付した商品の販売方法は，通信販売会社を通じたインターネット販売である。したがって，商品の販売において本件商標を称呼する必要がなく，称呼されないから，称呼の共通性は重視すべきではない。５仮に，欧文字部分が引用商標と類似するとしても，それは三つある構成部分の一つにすぎない。そして，他の部分に，商標権者の社名である「亜太電信」との部分があるから，これが欧文字等の打消し表示と観察され，本件商標全体を一体として見た需要者は，外観が引用商標と大きく異なるため，商品の出所を誤認混同することがない。
第４被告の主張
１本件商標と引用商標との類否について
(1)    本件商標について
ア本件商標の外観
本件商標は，その構成中の左側に赤色の弧線と青色の円弧を複数組み合わせた図形を配し，右側の上段に赤色と青色で，図案化された部分を伴う欧文字，下段に青色で，欧文字部分よりやや小さい大きさで「亜太電信」の漢字を横書きした構成からなる。
そして，図形部分，欧文字部分及び漢字部分は，それぞれに重なり合うところがなく，各部分が独立した態様で表されているものである。また，欧文字部分についてみるに，当該部分は，やや図案化して表現されている部分を伴うものの，１文字目に相当する部分については，相等しい２本の直線により表現された形状が「Ａ」の外郭と共通し，「Ａ」の文字を図案化する際に広く用いられている方法である（乙２１～２６）から，「Ａ」の文字を表したものと認識されるといえる。欧文字部分の３文字目に相当する部分については，両端が先細りに表された右側を開口部とする円弧であるところ，円の右側に開口部が設けられていること，その開口部は円弧の中央部に位置し，全体の高さに比して半分程度の高さで設けられていること，円弧の左中央部から右中央の開口部に向けて徐々に細くなるように表現されていることが，「Ｃ」の文字と共通する特徴で，同様の図案化の手法は広く用いられている（乙２７～３２）。さらに，３文字目に相当する部分で「Ｏ」の文字を挟み込んだような態様についても，「Ｃ」の文字の開口部を利用することによってそれに続く欧文字を挟み込んだような図案化の手法が広く用いられている（乙２９～３８）。加えて，３文字目に相当する部分の左右に欧文字が配置される構成により，本件商標に接する者は，欧文字部分全体が欧文字を表したものと類推して看取，把握するといえる。そうすると，欧文字部分は，「ＡｉＣＯＭ」の欧文字を，その１文字目と３文字目について図案化して表したものと理解，認識されるものである。
以上からすると，本件商標は，複数の円弧等からなる図形部分，一部図案化して表された「ＡｉＣＯＭ」の欧文字部分，「亜太電信」の漢字部分を組み合わせた結合商標であり，当該各部分が異なる大きさで融合せずに配置されていること，図形と文字の相違，文字種や図案化の有無という相違があることから，視覚上，上記各構成部分が独立して把握される構成であるといえる。
そして，「ＡｉＣＯＭ」の欧文字は，図案化をもって目立つ態様により表され，赤色も用いられていることもあいまって，構成上，本件商標を看る者に印象的な部分として認識されるといえるものである。
イ本件商標の観念
本件商標の構成中，図形部分，欧文字部分及び漢字部分は，いずれも特定の意味合いを理解させるものではない。


また，欧文字部分と漢字部分とが一体となることによって特定の意味合いを理解させたり，図形部分も含めた構成部分それぞれが互いに観念的なつながりを認識させたりするものでもなく，その他，本件商標の指定商品の分野において，上記各構成部分が一体の意味を表すものとして，一般に認識されているという実情もないから，本件商標は，構成全体としてまとまった観念を生じるということはできない。以上からすると，本件商標は，いずれの構成部分も特定の観念を生じないもので，各構成部分が結びついて何らかの観念を生じるものでもないから，観念上，一体不可分のものとして認識されるものではない。
ウ本件商標の称呼
本件商標の構成中，図形部分は，特定の称呼を生じない。また，欧文字部分からは，これより理解される「ＡｉＣＯＭ」の文字に相応して「アイコム」の称呼を生じ，漢字部分からは，これを構成する「亜太電信」の漢字の親しまれた読みから「アタデンシン」の称呼を生じるといえる。そして，本件商標全体としては，上記構成文字に相応して「アイコムアタデンシン」の称呼を生じるものといえるが，本件商標全体から生じる「アイコムアタデンシン」の称呼は，やや冗長といえる。
エ小括
以上からすると，本件商標は，上記各構成部分について，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているということはできない。
そして，本件商標は，各構成部分がそれぞれ単独で商品の出所識別標識としての機能を果たし得るといえるところ，その構成中，欧文字部分は，図案化をもって目立つ態様によって表されることにより，本件商標に接する者の目をひくものといえ，文字部分において唯一赤色も用いて表されていることもあいまって，構成上，本件商標を看る者に印象的な部分として認識されるといえるものである。そうすると，本件商標は欧文字部分を要部として抽出し，類否判断することも許されるものといえる。
(2)    本件商標と引用商標との類否について
ア本件商標と引用商標の称呼及び観念について
本件商標の要部である欧文字部分と引用商標は，「アイコム」の称呼を同一にするものである。また，本件商標と引用商標は，いずれも特定の観念を生じるものではなく，観念上，区別することができない。
イ本件商標と引用商標３との類否
本件商標の要部である欧文字部分の「ＡｉＣＯＭ」と引用商標３「ＡＩＣＯＭ」とは，２文字目の小文字「ｉ」と大文字「Ｉ」の違い及び１文字目「Ａ」と３文字目「Ｃ」の外形上の差異があるものの，商標の使用においては，商標の構成文字において，一部又は全部の文字を，大文字と小文字を相互に変更したり（乙２１，３９），図案化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることを考慮すると，これに接する取引者，需要者に，大文字と小文字の相違や図案化の有無が商標の類否を判断する上での外観上の差異として強い印象を与えるとはいえず，本件商標の要部と引用商標３とは，構成する文字のつづりを同じくするもので，外観上，近似した印象を与えるものである。
以上からすると，本件商標と引用商標３とは，要部の外観において近似し，称呼を同一にする商標であって，観念において区別できるものではないといえるから，これらが取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察した場合，互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。ウ本件商標と引用商標２，引用商標５及び引用商標９との類否本件商標の要部である欧文字部分の「ＡｉＣＯＭ」と引用商標２及び引用商標９並びに引用商標５の要部「アイコム」とは，欧文字と片仮名という文字種や図案化の有無に差異があるものの，商標の使用においては，商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変更したり（乙２６～２８，３７），図案化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることを考慮すると，これに接する取引者，需要者に，文字種の相違や図案化の有無が商標の類否を判断する上での外観上の差異として強い印象を与えるとはいえない。
そうすると，本件商標の要部と引用商標２及び引用商標９並びに引用商標５の要部とは，外観において差異があるとしても，その差異が看者に強い印象を与えるとはいえないものであり，称呼を同一にするものであって，観念において区別できるものではないといえるから，これらが取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察した場合，本件商標と引用商標２，引用商標５及び引用商標９は，互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。エ本件商標と引用商標１，引用商標４及び引用商標６～８との類否本件商標の要部である欧文字部分の「ＡｉＣＯＭ」は，引用商標１，引用商標６及び引用商標８を構成する「ＩＣＯＭ」とは，語頭の「Ａ」の文字の有無，これに続く小文字「ｉ」と大文字「Ｉ」の違い及び「Ｃ」の部分の外形上の差異があり，また，引用商標４及び引用商標７を構成する「ｉＣＯＭ」とは，語頭の「Ａ」の文字の有無，これに続く「ｉ」及び「Ｃ」の部分の外形上の差異があるものの，それを構成する５文字のうち４文字を，上記各引用商標とつづりを共通にするものであるから，外観上，やや近似した印象を与えるものであるといえる。そうすると，本件商標の要部と引用商標１，引用商標４及び引用商標６～８とは，外観において差異があるとしても，やや近似した印象を与えるものであり，称呼を同一にするものであって，観念において区別できるものではないといえるから，これらが取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察した場合，本件商標と引用商標１，引用商標４及び引用商標６～８は，互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
オ本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否本件商標の指定商品は，「電子応用機械器具及びその部品」である。一方，引用商標の指定商品は，引用商標１～６に「電子応用機械器具及びその部品」を，引用商標７～９に上記商品中に含まれる商品「電子計算機用プログラム」を，それぞれ含むものである。
そうすると，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」又は「電子計算機用プログラム」とは，同一又は類似するものである。
カまとめ


以上のとおり，本件商標は，引用商標と類似する商標であり，かつ，引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるといえるから，商標法４条１項１１号に該当すると判断すべきである。
２原告の主張に対する反論
(1)原告は，本件商標中の「亜太電信」の漢字部分が欧文字部分等の打消し表示となる旨主張するが，原告の主張は，独自のものであって，当を得たものではない。
(2)原告は，本件商標を付した商品の販売は，通信販売会社を通じたインターネット販売であるから，商品の販売において本件商標は称呼されない旨主張する。しかし，原告の主張は，本件商標を付した商品の販売方法について述べるにすぎないものであって，実際にそのような販売方法に限定されているかも不明である上，仮にそうであったとしても，指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」の販売は，一般にインターネットによる販売に限定されていないものであるから，上記主張は，原告に係る個別の商品についての特殊的，限定的な事情であって，指定商品についての一般的，恒常的な取引の実情ということはできない。なお，仮にインターネット販売における取引の実情について検討したとしても，本件商標の要部と引用商標とは，構成する文字のつづりを同じくするものや，欧文字と片仮名という文字種を異にするものなどであるところ，商標の構成文字を図案化したり，同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変更したりすることが一般的に行われていることを考慮すると，商標の類否を判断する上で，両者の外観上の相違が出所識別標識としての顕著な差異として強い印象を与えるとはいい難い。また，インターネット上のネットショップ等において，商品をその称呼に相応する表音文字である片仮名表記によって検索する場合もある（乙３９，４０）。そうすると，両商標はその出所について互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
第５当裁判所の判断
１商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に，当該商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ，その際には，これらの商標の外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合し，当該商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきである（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。
また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には，その構成部分の一部を抽出し，当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合があり，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。以下，上記判断枠組みに沿って本件商標と引用商標の類否について検討を進めることとする。
２分離観察の許否
(1)ア本件商標は，前記のとおり，六つの円弧（上部で右方向へと伸びている円弧及び下部で左方向へと伸びている円弧は赤色で，他の四つの円弧は同色の青色からなっている。）を組み合わせた図形部分，同図形部分の右横に図案化した５文字の欧文字部分と「亜太電信」の漢字部分を上下２段に横書きした構成からなる結合商標と解されるものであり，欧文字部分は，漢字部分より大きく，青色で記載されている。また,欧文字部分は「ｉ」の点の部分が赤色でそれ以外は青色であり，他方で漢字部分は全て青色である。そして，図形部分，欧文字部分及び漢字部分は，いずれもそれぞれに重なり合うことなく，独立に表されている。イ本件商標の構成中，欧文字部分は，ＡとＣがやや図案化されているものの，その形状から，「ＡiＣＯＭ」の文字からなるものと認識できるから，同部分からは「アイコム」との称呼が生じる。「亜太電信」からなる本件商標の漢字部分からは「アタデンシン」との称呼が生じる。
上記のような両部分から生ずる称呼に加え，欧文字部分と漢字部分が，いずれも造語であって何らの観念も生じないものであること，欧文字部分と漢字部分が，異なる種類の文字で，前記のとおり上下に２段に分けて横書きで記載されていることを考え併せると，欧文字部分と漢字部分との間に外観や観念上，何らかの関連性があるとは認められないものである。また，この両部分を併せた称呼である「アイコムアタデンシン」はやや冗長である。
本件商標の構成中，図形部分についても，何らの称呼や観念も生じないものであり，外観，称呼及び観念の各点で欧文字部分及び漢字部分のいずれとも何らの関連性が認められないものである。
そして，上記のような各構成部分は，いずれも指定商品との関係でその内容，属性，品質等を表すものとはいえず，各構成部分は，指定商品との関係でそれぞれ独立して出所識別機能を有し得るものといえる。
さらに，上記アのとおり，「ＡiＣＯＭ」の欧文字部分が，図案化されて漢字部分よりも大きく記載され，かつ「ｉ」の部分に赤色が用いられている。そうすると，本件商標の各構成部分が，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められず，本件商標から「ＡｉＣＯＭ」の欧文字部分を要部として観察することが許されるというべきである。なお，結合商標においては要部が複数生じることもあるのであり，「亜太電信」の漢字部分が要部となるとしても，そのことによって直ちに「ＡiＣＯＭ」の欧文字部分が要部とならなくなるものではない。


(2)原告は，本件商標の欧文字部分の冒頭が「Ｖ」を逆にしたものであることなどから，欧文字部分は，「ＡiＣＯＭ」とは認識されないと主張する。しかし，欧文字部分の冒頭の文字について，確かに欧文字の「Ａ」をそのまま記載したものではないが，同じ長さの２本の直線が上部において鋭角に交差されているという外郭の形状は，「Ａ」と同一である。また，本件商標と同様に，「Ａ」の文字の内側にある直線を省略して図案化している例は，他の企業の標章にも複数見受けられる（乙２０～２６）。一方，欧文字部分の冒頭の文字について，それが原告の主張するように，欧文字の「Ｖ」を逆にしたものであると認識させる契機となるようなものは，何ら見当たらない。そうすると，本件商標に接した者が，欧文字部分の冒頭の文字を「Ｖ」を逆にしたものと認識するとは認められず，上記のとおり，「Ａ」と認識するものと認められる。
また，欧文字部分の３文字目についても，図案化されてはいるものの，円弧の右側に開口部があり，同開口部が円弧の中央部にあるなどの特徴は欧文字の「Ｃ」と同一である。加えて，他の標章について，本件商標と同じような態様で「Ｃ」を図案化している例や本件商標と同様に「Ｃ」の右側開口部に他の欧文字を挟み込んで図案化している例が見受けられること（乙２７～３８）も踏まえると，本件商標に接した者が，欧文字部分の３文字目を欧文字の「Ｃ」と容易に認識するものと認められる。
したがって，原告の上記主張は採用できない。
３本件商標と引用商標の類否
(1)本件商標の「ＡiＣＯＭ」との欧文字部分からは，「アイコム」との称呼が生じ，上記のように同部分からは何らの観念も生じない。他方，引用商標からはいずれも「アイコム」という本件商標と同一の称呼が生じるところ，引用商標はいずれも造語であって何らの観念も生じず，本件商標と引用商標を観念で区別することはできない。
また，「ＡＩＣＯＭ」の欧文字からなる引用商標３と本件商標の「ＡｉＣＯＭ」という欧文字部分は，ＡとＣについて図案化がされているか否か，「ｉ」が大文字か小文字かという違いはあるものの，同一のつづりから構成されているものであって，外観において類似するものといえる。
「ＩＣＯＭ」や「ｉ」の文字を図案化した「ｉＣＯＭ」の欧文字からなる引用商標１，４，６～８についても，「Ａ」の有無，「ｉ」が大文字か小文字か，図案化がされているのか，書体等の違いはあるものの，「ｉＣＯＭ」の４文字のつづりを本件商標と共通にしているから，外観上，似通った印象を与えるものである。「アイコム」，「アイコム株式会社」という片仮名からなる引用商標２，５，９についても，外観は異なるものの，その要部が，本件商標の欧文字部分の称呼を片仮名で表したものであり，商標の使用の中で，構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で相互に変更するなどする取引の実情があること（乙２６～２８，３７）を踏まえると，その外観上の差異が類否の判断を大きく左右するものとまではいえないところである。
以上に加え，本件商標の指定商品である第９類「電子応用機械器具及びその部品」の需要者に一般消費者が含まれ得ることも併せて考慮すると，本件商標と引用商標は，出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似する商標というべきである。(2)原告は，この点について，①本件商標を付した商品の販売方法はインターネット販売であり，本件商標は称呼されない，②欧文字部分が引用商標と類似するとしても，それは三つある構成部分の一つにすぎず，本件商標の他の部分に，商標権者の社名である「亜太電信」との部分があるから，これが欧文字等の打消し表示となるなどと主張する。
ア上記①について，本件商標を付した商品が，仮に現在インターネット販売しかされていないとしても，インターネット上のショップ等において，欧文字からなる標章を片仮名読みしたもので商品の検索等がされている事例がある（乙３９，４０）ことからすると，インターネット販売において，欧文字部分が称呼されないと認めることはできず，原告の主張は失当である。
イ上記②についても，「亜太電信」が原告の社名等を示すものとして周知であることを認めるに足りる立証はなく，漢字部分の存在により出所混同のおそれが生じなくなるということはできない。また，漢字部分が欧文字部分と独立し，かつ欧文字部分より小さく，しかも青色一色で表示されていることを踏まえると，漢字部分の識別力が欧文字部分より強いとはいえず，漢字部分の存在によって，本件商標が引用商標と非類似になるとまではいえない。なお，消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」（甲２６）は，「不当景品類及び不当表示防止法」上の打消し表示についての考え方を示したものであって，上記判断を左右するものではない。
４小括
以上のとおり，本件商標と引用商標が類似するとした決定の認定判断に誤りはない。そして，本件商標の指定商品は，第９類「電子応用機械器具及びその部品」であるところ，引用商標の指定商品は第９類「電子応用機械器具及びその部品」又は「電子計算機用プログラム」を含むものであって，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するから，本件商標が商標法４条１項１１号に該当するとした決定に誤りはない。
第６結論
以上のとおり，原告の請求には理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森   義之
裁判官
佐野   信
裁判官
熊谷大輔
（別紙）
１登録第９１２９１６号商標
(1)出願日       昭和４４年６月１９日
(2)登録日       昭和４６年７月２９日
(3)更新登録日    昭和５６年８月３１日，平成３年１０月２９日，平成１３年
５月８日，平成２３年６月２１日
(4)書換登録日    平成１４年２月２７日
(5)商標
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第９類「電子応用機械器具及びその部品」を含む第７類から第１２類，第１７類及び第２１類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
２登録第２２６９８５２号商標
(1)出願日       昭和６１年５月１５日


平成３０年１０月２４日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年７月２５日
判決
原       告      富士フ   イルム   株式会   社訴訟代理人弁護士      設    樂    隆    一同             片    山    英    二同             服    部        誠同             中    村        閑同             黒    田        薫同             佐志    原    将    吾同             高    岸        亘訴訟代理人弁理士      黒    川        恵同             古    橋    伸    茂同             相    田    義    明同             廣    瀬    文    雄被       告      ソニー   株式会   社訴訟代理人弁護士      鮫    島    正    洋同             小    栗    久    典同             柳    下    彰    彦同             和    田    祐    造同             高    橋    正    憲同             丸    山    真    幸
主文
１特許庁が無効２０１６－８０００７０号事件について平成２９年５月１５日にした審決のうち，特許第４７６６０８５号の請求項５及び６に係る部分を取り消す。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを３分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１６－８０００７０号事件について平成２９年５月１５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，平成１１年３月１７日にした特許出願（特願平１１－７２０４２号）の一部を分割して，平成２０年８月１日，発明の名称を「テープドライブ装置，記録媒体，及び記録再生方法」とする発明について特許出願（特願２００８－２００１４８号。以下「本件出願」という。）をし，平成２３年６月２４日，特許権の設定登録を受けた（特許番号第４７６６０８５号。請求項の数１１。以下，この特許を「本件特許」という。甲１９）。(2)原告は，平成２８年６月１０日，本件特許に係る請求項５，６，７に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した（甲５）。
特許庁は，上記請求を無効２０１６－８０００７０号事件として審理を行い，平成２９年５月１５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
(3)原告は，平成２９年６月２０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項５ないし７の記載は，以下のとおりである（以下，請求項５に係る発明を「本件発明１」，請求項６に係る発明を「本件発明２」，請求項７に係る発明を「本件発明３」という。）。
【請求項５】
磁気テープが収納されたテープカセットと，
前記テープカセットに備えられ，前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶する
メモリと，を備えた記録媒体において，
前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。
【請求項６】
前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている請求項５に記載の記録媒体。
【請求項７】
前記用途識別情報は，前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている請求項５に記載の記録媒体。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。その要旨は，本件発明１ないし３は，本件出願前に頒布された刊行物である甲１（特表平７－５００４４５号公報）に記載された発明（このうち，本件審決が認定した「個人的に記録されたカセット」による発明を「引用発明１」といい，「事前記録されたカセット」による発明を「引用発明２」という。）と同一ではないから，本件発明１ないし３に係る本件特許は，特許法２９条１項３号に違反してされたものではなく，無効にすることはできないというものである。
なお，本件審決は，本件発明１ないし３の構成要件を次のとおり分説した。
（本件発明１）
Ａ磁気テープが収納されたテープカセットと，
Ｂ前記テープカセットに備えられ，前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を
記憶するメモリと，を備えた記録媒体において，
Ｃ前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識
別情報が記憶されている
Ｄ記録媒体。
（本件発明２）
Ｅ前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶
されている
Ｆ請求項５に記載の記録媒体。
（本件発明３）
Ｇ前記用途識別情報は，前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ
可能とされている
Ｈ請求項５に記載の記録媒体。
(2)本件審決が認定した引用発明１，引用発明２，本件発明１と引用発明１の一致点及び相違点，本件発明１と引用発明２の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明１
磁気テープ及びメモリ装置を有した磁気テープカセットにおいて，所定の記録および／又は再生機器の所定動作状態の阻止および／又は可能にする情報を含んでいるメモリ装置のメモリであって，メモリ装置のメモリは複数のバイトに分けられており，メモリ装置のメモリの第１のバイトは，カセット自体，カセット型式，含まれている磁気テープ長又はテープカセットの型式が記憶されており，
これらの情報は可変でなく，
メモリ装置のメモリの第２のバイトは，カセットの利用についての情報が記憶されており，カセットの最初の使用の際に１度可変され，また，カセットを最初に使用した機器によって情報が変わるものであり，メモリ装置のメモリの第２バイトの次のバイト以降（データセット）には，記録および／又は再生機器におけるオーバーライトないし消去の防止に必要なエントリが記憶されており，該エントリは可変することが可能で
ある，
磁気テープカセット。
イ引用発明２
磁気テープ及びメモリ装置を有した磁気テープカセットにおいて，所定の再生機器の所定動作状態の阻止および／又は可能にする情報を
含んでいるメモリ装置のメモリであって，
メモリ装置のメモリは複数のバイトに分けられており，メモリ装置のメモリの第１のバイトは，カセット自体，カセット型式，含まれている磁気テープ長又はテープカセットの型式が記憶されており，
これらの情報は可変でなく，


メモリ装置のメモリの第２バイトは，カセットの利用についての情報が記憶されており，カセットの最初の使用の際に１度可変され，メモリ装置のメモリの３番目および４番目のバイトは，磁気テープに記憶されたサブコードと比較する所定エントリ（カセット番号）が記憶され，サブコードと所定エントリとが一致する際のみ，該カセットの再生を許可
し，
メモリ装置のメモリの５番目のバイトは，カセットの再生や再生回数を許可する特別なエントリがなされ，該エントリは可変であり，メモリ装置のメモリのそれ以降のバイト（データセット）は，ブロック
エントリが可変で記憶され，
磁気テープには，メモリ装置のメモリに記憶された情報を全て記憶され
る，
磁気テープカセット。
ウ本件発明１と引用発明１の一致点及び相違点
（一致点）
「磁気テープが収納されたテープカセットと，
前記テープカセットに備えられ，前記磁気テープに対する記録または再生を管理する情報を記憶するメモリと，を備えた記録媒体において，前記メモリには，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。」である点
（相違点１）（構成要件Ｂに対して）
本件発明１は，「前記テープカセットを識別するための管理情報」をメモリに記憶するのに対し，引用発明１は，そもそもテープカセットを識別するための情報がないから，その旨の特定がない。
（相違点２）（構成要件Ｃに対して）
本件発明１は，「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報が記憶されている」のに対し，引用発明１は，用途識別情報がメモリの可変領域に記憶されているから，その旨の特定がない。
エ本件発明１と引用発明２の一致点及び相違点
（一致点）
「磁気テープが収納されたテープカセットと，
前記テープカセットに備えられ，前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を
記憶するメモリと，を備えた記録媒体において，
前記メモリのには，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情
報の１つである用途識別情報が記憶されている
記録媒体。」である点。
（相違点）
前記ウの相違点２と同じ。
第３当事者の主張
１取消事由１－１（引用発明１に基づく本件発明１の新規性の判断の誤り）
(1)原告の主張
ア相違点１の認定の誤り
本件審決は，本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面も含めて，「本件明細書」という。甲１９）の記載事項によれば，本件発明１の構成要件Ｂの「テープカセットを識別するための管理情報」は，メモリと磁気テープに記録された情報（例えば，テープカセットのシリアルナンバ）が同一のものである場合のみ，磁気テープに対する再生や記録を行うことができるものであるが，引用発明１は，メモリと磁気テープとに同一の（識別する）情報が備えられるものではないから，構成要件Ｂに相当する構成（相違点１に係る本件発明１の構成）を備えていない旨認定したが，以下のとおり，誤りである。
(ア)甲１（５頁右上欄８行～１８行）には，「更なるブロッキング手法」が「メモリ内容と，磁気テープ上に記憶されたサブコートとの比較により実現される」ことが記載され，メモリに記録されたカセット番号と，磁気テープ上に記録されたカセット番号が一致する場合のみ，再生されるようにすることも記載されている。
そして，甲１の記述構成をみると，甲１においては，「１．カセット空ら状態」から「４．高められた保護作用付の事前記録されたカセット（サブコードとの比較）」までの各節で，カセットの種別ごとに記録や再生の制御について説明をした後，図４（メモリ装置の収容されている磁気テープカセット）の説明をすることにより，全てのカセットに共通するカセットの全体構造を記述し，それ以降の記述（「更なるブロッキング手法」の記述を含む。）は，全てのカセットにおいて適用し得る記録や再生の制御について説明しているものと理解できる。そうすると，甲１には，「更なるブロッキング手法」が，「個人的に記録されたカセット」においても，「事前記録されたカセット」と同様に，適用し得ることの開示があるといえる。
これに対し本件審決は，甲１において，サブコードは，「（高められた保護作用付の）事前記録されたカセット」に限定されるものであり，個人的に記録されたカセットにカセット番号及びサブコードを使用することは，甲１全体から読み取ることはできない旨述べるが，上記のとおり，「更なるブロッキング手法」は，カセットの種別に関わらず適用される一般的な手法であるから，本件審決の上記認定は誤りである。(イ)以上によれば，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」による発明）においては，「更なるブロッキング手法」を採用することにより，「カセット番号」（テープカセットのシリアルナンバ）が，一方ではメモリ内に記録され，他方では磁気テープ上のサブコード中に記録され，両者が一致する場合にのみ再生がトリガされる制御を行うことができるから，メモリと磁気テープとに「テープカセットを識別するための管理情報」（構成要件Ｂ）である「カセット番号」の情報が記録されているといえる。
したがって，引用発明１は構成要件Ｂに相当する構成（相違点１に係る本件発明１の構成）を備えていないとした本件審決の認定は誤りである。
イ相違点２の認定の誤り


本件審決は，①本件発明１の構成要件Ｃの「用途識別情報」とは，テープドライブ装置に対して磁気テープの記録動作や再生動作を制御するための情報であるところ，甲１には，引用発明１の「第２バイト」（別紙２の図２の「第２のメモリ領域」。以下，同様に，図１ないし３における各メモリ領域を上から順に「第１バイト」，「第２バイト」，「第３バイト」などという。）に記憶されている「カセットの利用についての情報」が記録装置の動作に対してどのように作用しているのか具体的な記載がないから，上記「カセットの利用についての情報」は，「用途識別情報」に相当するとは認められない，②「第２バイト」は，ユーザである個人が使用することにより情報が変えられる（最初に使用する記録・再生装置の選択によって，異なる情報を書き込むことができる）から，「ユーザが改変することができない読み出し専用」の領域に当たらない，③引用発明１では，第２バイトの次のバイト以降にある「データセット」中の「エントリ」が，記録装置で比較対象となり，それによりオーバーライトないし消去の防止を行い得るのであるから，「用途識別情報」に相当するが，当該バイトは可変領域であるなどとして，引用発明１では，本件発明１の「用途識別情報」に相当する情報（エントリ）がメモリの可変領域のみにしか認められないから，「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に「用途識別情報」が記憶されているとはいえず，構成要件Ｃに相当する構成を備えていない旨認定したが，以下のとおり，誤りである。(ア)本件発明１の「用途識別情報」の意義について本件特許の特許請求の範囲の請求項５及び９の記載，本件明細書の記載事項（【００１５】，【０１２１】～【０１３０】，図２１ないし２３）によれば，①本件発明１の「用途識別情報」は，磁気テープに対する記録又は再生を管理する情報であり，テープカセットに対応した用途を示す情報であること，②「用途識別情報」が示す「用途」とは，例えば，「制約なしの記録再生可能」（記録再生に一切の制限を課さないという用途），「追加記録または再生のみ可能」（記録の一部に制限を課すという用途），「再生専用」（記録すべてに制限を課すという用途），「排出待機状態に移行」（記録再生を実施しないという用途）に挙げられるように，記録や再生動作の制約に関する用途であること，③【０１２１】の「用途番号に基づいて，ドライブ装置の各種動作制御が行われる」とは，用途番号（用途識別情報）に基づいて，処理遷移（フロー）が選択されることを意味することが理解できる。
以上によれば，本件発明１の「用途識別情報」は，テープカセットをドライブ装置に挿入した際に読み取られ，ドライブ装置に対して当該テープカセットの「用途」（記録や再生動作の制約に関する用途）を指示する情報，すなわち，処理遷移（フロー）を指示する情報であるといえる。
なお，本件発明１に用いられるメモリの各領域には，所定の値を書き込む前に，予め初期値が組み込まれているところ，この予め組み込まれた初期値は，当該テープカセットに対応した用途を示すものではなく，記録や再生動作の制約に関する用途を指示するものではないから，「用途識別情報」には当たらない。
(イ)本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領
域｣の意義について
ａ本件明細書において，「ユーザ」の用語は，特に制限することなく，カセットを使用する者を意味するものとして用いられていることからすると，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣にいう「ユーザ」とは，カセットを使用する者全般を意味し，「カセットに記録を行う者」及び「記録されたカセットを利用する者」（カセットを再生する者）の双方が含まれる。ｂ次に，本件発明１は，「磁気テープに記録されたデータの保守」という課題を解決するために，テープドライブ装置に対して記録媒体の用途を示すことができる「用途識別情報」を設け，この「用途識別情報」の内容を「改変」させないようにすることで，設定した用途を変更されることなく，テープドライブ装置に対して示すようにした点に技術的思想の本質があること（本件明細書の【０００１】，【０００４】，【０００５】）からすると，「用途識別情報」は，磁気テープにデータが記録された後に「改変」されないようにすればよく，磁気テープに最初にデータが記録される際にユーザが用途識別情報を設定したとしても，本件発明１の目的は達成されるといえる。加えて，本件明細書には，メモリの記憶領域中のフィールドＦＬ１にマニファクチャーインフォーメーションが記憶され，フィールドＦＬ１内のフィールドＦＬ１１に用途識別情報である「ウォームフラグ」（例えば，「汎用」，「ＷＯＲＭ」など）が記憶されること，フィールドＦＬ１は読み出し専用とされるＲＯＭ領域として設定することによりフィールドＦＬ１に格納されるデータ項目についてユーザが改変することができないようにすること（【００６７】，【００７０】，【００７１】，【００７６】，【０１０９】，図１３等）が記載されているところ，フィールドＦＬ１のうち，フィールドＦＬ１１の直前であるフィールドＦＬ１０までの情報（マニュファクチャパートチェックサムの情報）についてはカセット製造時に格納されることが示されている（【００７０】）のに対し，フィールドＦＬ１１の情報についてはカセット製造時に格納されることの記載はなく，また，フィールドＦＬ１１に「予め設定されている用途」が誰によって設定されたものかは特定されていないこと（【０１１２】，【０１１３】）からすると，フィールドＦＬ１１の情報を格納する主体は，製造後にカセットを使用する者，すなわち「ユーザ」であることが想定されているということができる。
そうすると，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣とは，ユーザが「改変することができない」読み出し専用の領域をいうものであるが，テープカセットを最初に使用するユーザが，所望する用途を当該領域に一度設定すること（予め設定すること）は許容されていると解される。
ｃこれに対し被告は，「ユーザ」とは，「製造者等」（パスワードの設定者であるテープカートリッジの製造者又はこれと同視し得る特定者や，設定者からパスワードを知得した者のように，パスワードの設定者であるテープカートリッジの製造者の関与を受けた者）以外の者に限定される旨主張する。
しかしながら，前記ａのとおり，本件明細書においては，「ユーザ」の用語は，特に制限することなく，カセットを使用する者を意味するものとして用いられており，被告のいう「製造者等」以外の者に限定される旨の記載はないし，そもそも「製造者等」の意義について説明した記載もない。
また，前記ａのとおり，本件発明１の技術的思想の本質は，「用途識別情報」により設定した用途を変更されることなく，テープドライブ装置に対して示すようにした点にあるから，用途を設定する主体が誰であるかは，上記本質と何ら関係がない。


さらに，本件明細書には，用途識別情報が「再生専用」のテープカセット（再生専用カセット）の場合，磁気データ（例えば，ファームウェアの更新を目的とするデータ，映画等のコンテンツの記録データ）の記録が，テープカセットの製造時にされるとの記載はない。むしろ，本件明細書には，フィールドＦＬ１のうち，「ライトプロテクトカウント」までの情報（フィールドＦＬ１０までの情報）については，テープカセットの製造時に書き込み禁止領域として設定されるのに対し（【００７５】，【０１０９】），「ウォームフラグ（フィールドＦＬ１１）」については，製造後に，コンテンツ記録業者，個人などの製造者以外の者によって，磁気テープに磁気データを記録し，フィールドＦＬ１１に「再生専用の用途」を設定してから，【０１０９】～【０１１２】に記載された手段を用いて書き込み禁止処理がされ，これによって，「その内容が改変されないように」されることが開示されている。
したがって，被告の上記主張は理由がない。
(ウ)引用発明１の「第２バイト」の情報の構成要件Ｃ該当性ａ甲１には，テープカセットのメモリの「第２バイト」には，「カセットの利用についての情報」が記録され，第２バイトの情報は，「最初の使用の際１度可変できる。しかる後は上記情報も可変でなくなる。」，「図１に示す空らカセットのメモリ内容の場合，例えば００が示されている。その際当該の識別子によっては同時にエントリの１度の可変が許可される。」（３頁左下欄６行～１２行）との記載があり，第２バイトの情報の実施例として，「空らカセット」の場合は「ｘ００」（図１），「個人的なユーザより最初に使用されたカセット」の場合は「ｘ０１」（図２），「事前記録されたカセット」（レンタル又は販売のため定められたカセット）の場合は「ｘｆｆ」（図３）が記録されていることが示されている。
上記記載によれば，「最初にテープカセットを使用する者」（ユーザ）によって「第２バイト」に「カセットの利用についての情報」が記録された後は，当該第２バイトの情報は，「可変」でなくなるから，甲１記載の「第２バイト」は，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣（構成要件Ｃ）に該当する。ｂ甲１の記載事項（３頁左上欄１０行～１７行，左下欄１５行～２１行，右下欄２２行～４頁左上欄１８行，図２）によれば，甲１には，「個人的に記録されたカセット」の第２バイトの情報（例えば，「ｘ０１」）によって，記録再生装置に指示がされ，オーバーライトの可能性がないことが指示されたときにのみ，記録機能がトリガされること，オーバーライトの可能性が発見された場合には，３つの態様（①「記録機能は全く阻止される」，②「問い合わせおよび確認の後トリガされ得る」，③「更に個々の記録に対して記録機能の全くのブロッキングを付加データに対して設けられたメモリの箇所における相応のエントリにより行なわせることもできる」）のいずれかによって「既に存在している記録の不本意乍らのオーバーライトないし消去の防止」が図られること，そのうちの①の「記録機能は全く阻止される」との態様の場合には，第２バイトの情報によって，カセット全体について「追加記録または再生のみ可能」という用途に応じた記録の制御が行われることが記載されている。
上記記載によれば，甲１には，「個人的に記録されたカセット」における第２バイトの情報（例えば，「ｘ０１」）は，ドライブ装置に挿入した際に読み取られ，ドライブ装置に対して，当該テープカセットに対応した「追加記録または再生のみ可能」という用途を指示する情報，すなわち，「追加記録または再生のみ可能」という処理遷移の選択を指示する情報であって，その用途は，記録動作の制約に関する用途であることが開示されているといえる。
そうすると，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」による発明）における第２バイトの情報は，構成要件Ｃの「用途識別情報」に該当する。
なお，甲１記載の「空らカセット」の第２バイトの情報（例えば，「ｘ００」）は，初期状態であることを示したものであり，「当該テープカセットに対応した用途」をドライブ装置に対して指示する情報とはいえないから，本件発明１の「用途識別情報」に当たらない。ｃ以上のとおり，引用発明１における第２バイトの情報は，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」に該当する。
したがって，引用発明１は構成要件Ｃに相当する構成（相違点２に係る本件発明１の構成）を備えていないとした本件審決の認定は誤りである。
ｄこれに対し被告は，本件発明１の「用途識別情報」は，ユーザによる記録又は再生の動作の制御の指示の都度，記録又は再生の動作を制御するものであり，また，「用途識別情報」のみに基づいて（他の情報を参照することなく）記録又は再生の動作の制御がされる必要があるが，甲１記載の「第２バイト」は，単に「個人的に記録されたカセット」か「事前記録されたカセット」かのいずれの解釈規則に変更するかの分岐をさせるにすぎず，その後の処理において，ユーザによる記録又は再生の動作の制御の指示の都度，記録又は再生の動作を制御するものとはいえないから，「用途識別情報」に該当しない旨主張する。
しかし，本件明細書の記載事項（【０００６】，【００１３】，【０１１４】，【０１２１】～【０１３１】，図２２，２３）に照らすと，本件明細書には，「テープストリーマドライブへの装填以降の用途番号に基づく各種動作制御」（【０１２１】）について，記録動作の制御に関しては，用途番号（用途識別情報）に基づいて当該用途に応じた処理遷移が選択された後は，用途識別情報を参照せずに（他の情報を参照することで）記録動作が制御されること，再生動作の制御に関しても，用途番号（用途識別情報）に基づいて当該用途に応じた処理遷移が選択された後は，用途識別情報を参照せずに（他の情報を参照することで）再生動作が制御されることの記載があるにとどまり，ユーザによる記録又は再生の動作の制御の指示に対して，その都度，用途識別情報が参照され，何らかの処理を実行することを要することや，「用途識別情報」のみに基づいて（他の情報を参照することなく）記録又は再生の動作の制御がされることを要することについての記載はない。
したがって，被告の上記主張は，本件明細書の記載に基づかないものであり，失当である。
ウ小括
以上によれば，引用発明１は，構成要件Ｂ及びＣに相当する構成を備えるものであり，また，構成要件Ａ及びＤに相当する構成を備えることは本件審決認定のとおりであるから，本件発明１は引用発明１と同一の発明である。
したがって，本件審決には，相違点１及び２の認定を誤った結果，本件発明１は引用発明１と同一ではないと判断した誤りがある。
(2)被告の主張
ア相違点１の認定の誤りの主張に対し


甲１記載の「更なるブロッキング手法」は，「メモリ内容と，磁気テープ上に記憶されたサブコードとの比較」により実現される手法であるが，甲１には，「個人的に記録されたカセット」に対して「更なるブロッキング手法」が適用されることについての記載はない。
また，甲１においては，「更なるブロッキング手法」の記述箇所の前に，「３．事前記録されたカセット」とは別項目で，「４．高められた保護作用付の事前記録されたカセット（サブコードとの比較）」の記述があり，「（サブコードとの比較）」なる副題が付されているとおり，「事前記録されたカセット」に「サブコードとの比較」を付加することで，高められた保護作用を付加することが記載されているが，そのような付加機能を「個人的に記録されたカセット」に適用することについての記載も示唆もない。
このように「サブコードとの比較」に基づく高められた保護作用は，あくまで「高められた保護作用付の事前記録されたカセット」との関係でのみ適用されるもので，それ以外のカセットとの関係で適用されることを前提としていないことは明らかであるから，「個人的に記録されたカセット」において，「メモリ内容と，磁気テープ上に記憶されたサブコードとの比較」がされることはない。
したがって，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」による発明）のメモリにカセット番号が記憶されることの記載は甲１にはなく，「更なるブロッキング手法」が適用されることの記載もないから，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」による発明）は，構成要件Ｂの「テープカセットを識別するための管理情報」に相当する構成を備えていないとした本件審決の認定に誤りはない。
イ相違点２の認定の誤りの主張に対し
(ア)本件発明１の「用途識別情報」の意義について原告は，構成要件Ｃの「用途識別情報」とは，テープカセットをドライブ装置に挿入した際に読み取られ，ドライブ装置に対して当該テープカセットの用途を指示する情報，すなわち，処理遷移（フロー）を指示する情報である旨主張する。
しかしながら，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書のいずれにも，「用途識別情報」が「処理遷移（フロー）の選択を指示する情報」であることの記載はない。また，本件明細書には，テープカセットがテープストリーマドライブへ装填された以降も，用途番号に基づいてテープストリーマドライブの各種動作制御が行われること（【０１２１】）が明記されており，用途番号が当該用途に応じた処理遷移（フロー）を選択することが示されているとはいえない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領
域｣の意義について
ａ原告は，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣にいう「ユーザ」とは，カセットを使用する者全般を意味する旨主張する。
しかしながら，①本件発明１が記録・再生の可能な記録媒体に係る発明であること，②本件明細書には，所要のパスワードに基づいた書き込みにより用途を設定する実施例（【０１１１】）の記載があり，当該実施例において「製造者等」（パスワードの設定者であるテープカートリッジの製造者又はこれと同視し得る特定者や，設定者からパスワードを知得した者のように，パスワードの設定者であるテープカートリッジの製造者の関与を受けた者）が用途を設定・改変することができることは自明であることに鑑みれば，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣にいう「ユーザ」とは，「製造者等」以外の者で，カセットを利用（記録又は再生）する者（最初に利用する者を含む。）をいうものである。
したがって，「ユーザ」に「製造者等」を含めている点で，原告の上記主張は失当である。
ｂ次に，原告は，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣とは，ユーザが「改変することができない」読み出し専用の領域をいうものであるが，テープカセットを最初に使用するユーザが，所望する用途を当該領域に一度設定すること（予め設定すること）は，許容されている旨主張する。
しかしながら，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，構成要件Ｃの「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣とは，当該領域のデータをユーザが改変することができない領域を意味するものであり，ユーザが用途を設定，すなわち当該領域のデータを改変することを許容することは，「ユーザが改変することができない」との文言に反する。
また，原告が指摘する本件明細書の記載事項を含めて，本件明細書には，ユーザによる用途の設定が許容されていることを示す記載はない。この点について，原告は，本件明細書には，用途識別情報である「ウォームフラグ（フィールドＦＬ１１）」について，製造後に，コンテンツ記録業者，個人などの製造者以外の者によって，磁気テープに磁気データを記録し，フィールドＦＬ１１に「再生専用の用途」を設定してから，書き込み禁止処理がされ，これによって，「その内容が改変されないように」されることが開示されており，製造後に製造者以外の者がフィールドＦＬ１１の用途を設定することが想定されている旨述べる。しかし，本件明細書には，フィールドＦＬ１１を含むフィールドＦＬ１が製造時に与えられることが明記されており（【００７０】，【０１０９】，図１３等），一方で，【０１０９】～【０１１２】の手段によるフィールドＦＬ１１の設定主体がユーザであることを指摘する記載はない。また，再生専用のテープカセットに記録される配布データやファームウェアの更新プログラムについても，製造者等が，テープカートリッジ製造時にテープに記録し，「再生専用の用途」（【０１１５】）を設定するから，製造後に製造者以外の者がフィールドＦＬ１１に「再生専用の用途」を設定することは想定されていない。
さらに，本件発明１の技術的思想の本質は，製造者等によりテープカセットの用途が決定され，当該製造者等以外の，テープカセットを記録又は再生して使用するユーザが当該用途を改変することができないことにあること（【０１１３】，乙１の２頁参照）に照らすと，ユーザによる用途の設定は許容されるものではない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ウ)引用発明１の「第２バイト」の情報の構成要件Ｃ該当性の主張に対しａ前記(イ)ｂのとおり，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣とは，当該領域のデータをユーザが改変することができない領域を意味する。
しかるところ，甲１の「第２バイト」の情報は，「カセットの最初の使用の際に１度可変できる」ものであって，ユーザによって改変し得るものであるから，「第２バイト」は，構成要件Ｃの「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に該当しない。ｂ原告は，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」）における第２バイトの情報（例えば，「ｘ０１」）は，ドライブ装置に挿入した際に読み取られ，ドライブ装置に対して，当該テープカセットに対応した「追加記録または再生のみ可能」という用途を指示する情報，すなわち，「追加記録または再生のみ可能」という処理遷移の選択を指示する情報であるから，構成要件Ｃの「用途識別情報」に該当する旨主張する。


しかしながら，甲１には，ユーザによる記録又は再生の動作の指示の都度，「第２バイト」を参照して「個人的に記録されたカセット」の記録又は再生を制御することの記載はない。仮に「第２バイト」の情報を利用して，「個人的に記録されたカセット」に対応する領域の構成を持つメモリと「事前記録されたカセット」に対応する領域の構成を持つメモリを識別することとしたとしても，「個人的に記録されたカセット」か「事前記録されたカセット」かのいずれの解釈規則（第３バイト以降の各バイトにおけるデータの意味を規定した規則）に変更するかの分岐をさせるにすぎず，磁気テープに対する記録又は再生の動作の制御を行うに際し参照されるのは，第３バイト以降の値であるから，「第２バイト」の情報によって，記録又は再生の動作を制御するものとはいえない。この処理は，「個々の記録」に対する記録機能のブロッキングの場合も，「すべての記録」に対する記録機能のブロッキングの場合（例えば，図２の第７バイト，第１３バイト，第１９バイトの値を「オーバライト阻止」とする。）も共通である。この点について，仮に原告が前記(1)イ(ウ)ｂで述べるように，甲１に，オーバーライトの可能性が発見されたときにのみ，①ないし③の３つの態様のいずれかによって「既に存在している記録の不本意乍らのオーバーライトないし消去の防止」が図られることが記載されているとしても，記録機能の全くの阻止を行う場合には，③の態様により，全ての付加データを「オーバライト阻止」とすれば十分であり，「第２バイト」で当該制御を改変不能としておく必要はない。また，「第２バイト」が「個人的に記録されたカセット」を示す「ｘ０１」であることが判明した場合でも，それだけでは，付加データがあるメモリの構成であるのか，付加データがないメモリの構成であるのかを判別することができないが，甲１には，そのような場合の判別手法についての説明がないから，「個人的に記録されたカセット」のメモリ構成には付加データが記録される領域が必ず存在すると考えざるを得ない。
そうすると，甲１の「第２バイト」は，単に「個人的に記録されたカセット」か「事前記録されたカセット」かのいずれの解釈規則に変更するかの分岐をさせるにすぎず，その後の処理において，記録又は再生の動作を制御するものとはいえないから，本件発明１の「用途識別情報」に該当しない。
ｃ以上のとおり，引用発明１における第２バイトの情報は，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」に該当しないから，引用発明１は構成要件Ｃに相当する構成（相違点２に係る本件発明１の構成）を備えていないとした本件審決の認定に誤りはない。
ウ小括
以上のとおり，本件審決における相違点１及び２の認定に誤りはないから，本件発明１は引用発明１と同一ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
２取消事由１－２（引用発明２に基づく本件発明１の新規性の判断の誤り）
(1)原告の主張
本件審決は，①甲１には，引用発明２の「第２バイト」に記憶されている「カセットの利用についての情報」が再生装置の動作に対してどのように作用しているのか具体的な記載がないから，上記「カセットの利用についての情報」は，本件発明１の「用途識別情報」に相当するとは認められない，②引用発明２の第５バイト中の「特別なエントリ」は，カセットの各種再生や再生回数を許可するものであり，再生装置の再生をトリガするものであるから，構成要件Ｃの「用途識別情報」に相当するが，これはメモリの可変領域にしか認められないので，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」に該当しないとして，引用発明２は，構成要件Ｃに相当する構成を備えていない点で本件発明１と相違する旨認定し，この相違点により，本件発明１は引用発明２と同一ではない旨判断したが，以下のとおり誤りである。
ア相違点の認定の誤り
(ア)甲１の記載事項（３頁左上欄１０行～２３行，右上欄１７行～１９行，４頁右上欄４行～１２行，図３）によれば，甲１には，「事前記録されたカセット」の第２バイトの情報（例えば，「ｘｆｆ」）によって，記録再生装置が指示され，基本的に再生のみをトリガし得る制御がされ，これにより，「不都合な消去」が確実に阻止されること，「不都合な消去」の確実な阻止とは，「既に記録を有しており，これをオーバーライトしたり消去させてはいけない場合の記録動作」を意味することが記載されている。
上記記載によれば，甲１には，「事前記録されたカセット」における第２バイトの情報（例えば，「ｘｆｆ」）は，ドライブ装置に挿入した際に読み取られ，ドライブ装置に対して，当該テープカセットに対応した「再生専用」という用途を指示する情報，すなわち，「再生専用」という処理遷移の選択を指示する情報であって，その用途は，記録や再生動作の制約に関する用途であることが開示されているといえる。そうすると，引用発明２（「事前記録されたカセット」）における第２バイトの情報は，構成要件Ｃの「用途識別情報」に該当する。(イ)また，甲１の「第２バイト」は，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣（構成要件Ｃ）に該当することは，前記１(1)イ(ウ)記載のとおりである。
(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば，引用発明２（「事前記録されたカセット」）における第２バイトの情報は，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」に該当する。
したがって，引用発明２は構成要件Ｃに相当する構成を備えていない点で本件発明１と相違するとした本件審決の認定は誤りである。
イ小括
以上によれば，本件発明１と引用発明２との間には相違点は存在せず，引用発明２は，本件発明１の全ての構成要件に相当する構成を備えるものであるから，本件発明１は引用発明２と同一の発明である。したがって，本件審決には，相違点の認定を誤った結果，本件発明１は引用発明２と同一ではないと判断した誤りがある。
(2)被告の主張
ア相違点の認定の誤りの主張に対し
(ア)原告は，「事前記録されたカセット」における第２バイトの情報（例えば，「ｘｆｆ」）は，ドライブ装置に挿入した際に読み取られ，ドライブ装置に対して，当該テープカセットに対応した「再生専用」という用途を指示する情報，すなわち，「再生専用」という処理遷移の選択を指示する情報であるから，構成要件Ｃの「用途識別情報」に該当する旨主張する。


しかしながら，甲１の「第２バイト」は，単に「個人的に記録されたカセット」か「事前記録されたカセット」かのいずれの解釈規則に変更するかの分岐をさせるにすぎず，その後の処理において，記録又は再生の動作を制御するものとはいえないから，本件発明１の「用途識別情報」に該当しないことは，前記１(2)イ(ウ)ｂのとおりである。この点に関し，甲１には，「事前記録されたカセット」について，第２バイトの情報を参照し，「事前記録されたカセット」のメモリであると判断した場合には，当該メモリに対応するデータ解釈規則に基づき，第５バイトの値を参照し，これに対応する記録または再生の動作の制御内容（「利用許可，本例：再生許可」又は「利用不許可，本例：再生不許可」のいずれかであり，前者であれば，記録が禁止された状態で再生が許可され，後者であれば，記録が禁止されるだけでなく再生も許可されないこととなる。）を決定することが記載されている。
また，原告が上記主張の根拠として挙げる甲１の記載箇所（４頁右上欄４行～１２行）には，「事前記録されたカセットとしてマーキング表示されているカセットの場合，例えば基本的に再生のみをトリガし得るようにするとよく，それにより，不都合な消去が確実に阻止される。」との記載があるが，上記記載は，単に事前記録されたカセットとしてマーキング表示されているカセットについての消去の阻止につき言及するものであり，第２バイトの情報（例えば，「ｘｆｆ」）に基づき消去を阻止する旨の記載はない。また，上記記載に続いて，「特別なエントリ」（例えば，図３の第５バイトに係る「利用不許可，本例：再生不許可」）により再生機能のトリガを行う手法が述べられているのであるから，「事前記録されたカセットとしてマーキング表示されているカセット」において，再生のみをトリガするためには，「特別なエントリ」に当たるものが必要と考えるのが相当である。仮に「特別なエントリ」があるメモリの構成と「特別なエントリ」がないメモリの構成の両方が存在するとすれば，第２バイトが「事前記録されたカセット」を示す「ｘｆｆ」であることが判明したときでも，それだけでは，「特別なエントリ」があるメモリの構成であるのか，「特別なエントリ」がないメモリの構成であるのかを判別することができないが，甲１には，そのような場合の判別手法についての記載はない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)また，甲１記載の「第２バイト」は，本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣（構成要件Ｃ）に該当しないことは，前記１(2)イ(ウ)ａのとおりである。
(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば，引用発明２（「事前記録されたカセット」）における第２バイトの情報は，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」に該当しないから，引用発明２は構成要件Ｃに相当する構成を備えていないとした本件審決の認定に誤りはない。
イ小括
以上のとおり，本件審決における相違点の認定に誤りはないから，本件発明１は引用発明２と同一ではないとした本件審決の判断に誤りはない。３取消事由２－１（引用発明１に基づく本件発明２の新規性の判断の誤り）
(1)原告の主張
本件審決は，本件発明２が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｅ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明１と同一の発明ではないのと同様に，本件発明２は引用発明１と同一の発明ではない旨判断した。
しかしながら，本件発明１は引用発明１と同一の発明であることは，前記１(1)ウのとおりである。
また，前記１(1)ア(イ)のとおり，引用発明１においては，メモリと磁気テープとに「テープカセットを識別するための管理情報」である「カセット番号」の情報を備えており，この情報は「テープカセットの識別情報」に相当するから，本件発明２の「前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている」との構成（構成要件Ｅ）に相当する構成を備えている。
したがって，引用発明１は本件発明２の全ての構成要件に相当する構成を備えており，本件発明２は引用発明１と同一の発明であるから，本件審決の上記判断は誤りである。
(2)被告の主張
本件発明１は引用発明１と同一の発明でないことは，前記１(2)ウのとおりである。
また，前記１(2)アのとおり，甲１には，「個人的に記録されたカセット」に対して「更なるブロッキング手法」が適用されることについての記載はなく，引用発明１においては，メモリと磁気テープとに「カセット番号」の情報を備えているといえないから，本件発明２の「前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている」との構成（構成要件Ｅ）に相当する構成を備えていない。
したがって，引用発明１は本件発明２の全ての構成要件に相当する構成を備えているものといえないから，本件発明２が引用発明１と同一の発明ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
４取消事由２－２（引用発明２に基づく本件発明２の新規性の判断の誤り）
(1)原告の主張
本件審決は，本件発明２が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｅ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明２と同一の発明ではないのと同様に，本件発明２は引用発明２と同一の発明ではない旨判断した。
しかしながら，前記３(1)と同様の理由により，本件発明２は引用発明２と同一の発明であるから，本件審決の上記判断は誤りである。
(2)被告の主張
本件発明１は引用発明２と同一の発明でないことは，前記２(2)イのとおりであり，本件発明２は本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｅ）を備えたものであるから，本件発明２と引用発明２が同一の発明ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
５取消事由３－１（引用発明１に基づく本件発明３の新規性の判断の誤り）
(1)原告の主張
本件審決は，本件発明３が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｇ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明１と同一の発明ではないのと同様に，本件発明３は引用発明１と同一の発明ではない旨判断した。
しかしながら，本件発明１は引用発明１と同一の発明であることは，前記１(1)ウのとおりである。


また，前記１(1)イ(ウ)ｂのとおり，甲１には，「第２バイト」の情報が「個人的に記録されたカセット」であることを示している場合（例えば，「ｘ０１」），「既に存在している記録の不本意乍らのオーバーライトないし消去の防止」（追加記録のみ可能）という制御が行われ，その他の記録は可能ではないが（①の「記録機能は全く阻止される」との態様），他方で，磁気テープの再生については何ら制約はないことが記載されている。上記記載によれば，「個人的に記録されたカセット」であることを示す「第２バイト」の情報（引用発明１における第２バイトの情報）は，「追加記録または再生のみ可能」を意味する「用途識別情報」に該当するから，引用発明１は，「用途識別情報は，磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている」との構成（構成要件Ｇ）に相当する構成を備えている。以上によれば，引用発明１は本件発明３の全ての構成要件に相当する構成を備えており，本件発明３は引用発明１と同一の発明であるから，本件審決の上記判断は誤りである。
(2)被告の主張
本件発明１は引用発明１と同一の発明でないことは，前記１(2)ウのとおりである。
次に，引用発明１における第２バイトの情報が「用途識別情報」に該当しないことは，前記１(2)イ(ウ)ｂのとおりである。また，第３バイト以降の付加データによる「オーバライト阻止」は，個々の記録単位についての記録・再生の制御を指示するものにすぎず，テープカセットを一つの単位として，当該テープカセットに対応した用途を指示するものではないから，「用途識別情報」に該当しない。したがって，引用発明１は，「用途識別情報は，磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている」との構成（構成要件Ｇ）に相当する構成を備えているとはいえない。以上によれば，引用発明１は本件発明３の全ての構成要件に相当する構成を備えているものといえないから，本件発明３が引用発明１と同一の発明ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
６取消事由３－２（引用発明２に基づく本件発明３の新規性の判断の誤り）
(1)原告の主張
本件審決は，本件発明３が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｇ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明１と同一の発明ではないのと同様に，本件発明３は引用発明２と同一の発明ではない旨判断した。
しかしながら，本件発明１は引用発明２と同一の発明であることは，前記２(1)イのとおりである。
次に，構成要件Ｇの「用途識別情報は，磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている」における「追加記録または再生のみ可能」には，「再生のみ可能」の場合も含まれると解される。そして，前記２(1)ア(ア)のとおり，甲１には，「第２バイト」の情報が「事前記録されたカセット」であることを示している場合（例えば，「ｘｆｆ」）は，「再生専用（再生のみ可能）という制御が行われることが記載されている。上記記載によれば，「事前記録されたカセット」であることを示す「第２バイト」の情報（引用発明２における第２バイトの情報）は，「追加記録または再生のみ可能」を意味する「用途識別情報」に該当する。
また，仮に構成要件Ｇの「追加記録または再生のみ可能」は，「ＷＯＲＭ」（「追加記録」と「再生」の双方のみが可能）のみを意味するとしても，「ＷＯＲＭ」は磁気テープカセットの用途として周知の用途（例えば，甲１５ないし１８）であることからすると，甲１には，「事前記録されたカセット」の用途を「ＷＯＲＭ」として設定することも実質的に記載されているに等しい。
したがって，いずれにせよ，引用発明２は，構成要件Ｇに相当する構成を備えている。
以上によれば，引用発明２は本件発明３の全ての構成要件に相当する構成を備えており，本件発明３は引用発明２と同一の発明であるから，本件審決の上記判断は誤りである。
(2)被告の主張
本件発明１は引用発明２と同一の発明でないことは，前記２(2)イのとおりである。
また，本件明細書には，「用途番号「２」が設定されているテープカセット１に対しては追加記録または再生動作のみが許可される」（【０１１６】）と記載されているとおり，構成要件Ｇの「追加記録または再生のみ可能」は，「追加記録」と「再生」の双方が可能となる場合を指すものであるから，再生のみを可能とする引用発明２は，構成要件Ｇの構成を備えるものではない。したがって，引用発明２は本件発明３の全ての構成要件に相当する構成を備えているものといえないから，本件発明３が引用発明２と同一の発明ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１－１（引用発明１に基づく本件発明１の新規性の判断の誤り）に
ついて
(1)本件明細書の記載事項等について
ア本件特許の特許請求の範囲の請求項１，２，５ないし９の記載は，以下のとおりである（甲１９）。
【請求項１】
テープカセットに収納された磁気テープに情報の記録及び／または再
生を行なうことができるテープドライブ手段と，
前記磁気テープへの記録及び／または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリに対して所要の通信処理を行い，前記管理情報の読み出し及び／または書込みを行なう
ことができるメモリドライブ手段と，
前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域から，前記磁気テープに，制約なしの記録再生可能，追加記録または再生のみ可能，とする用途を含む前記管理情報の１つである用途識別情報を検出
する用途識別情報検出手段と，
前記磁気テープには，前記メモリに記録された前記テープカセットを識
別する管理情報と同一のものが記録されており，
所要の動作コマンドに対して，前記用途識別情報と前記磁気テープの前記メモリに記録された前記テープカセットを識別する管理情報とに基づ
いて前記磁気テープに対する動作を行う制御手段と
を備えているテープドライブ装置。
【請求項２】
前記制御手段は，前記用途識別情報に基づいて，前記磁気テープに対するデータの記録及び／または再生を行うように制御する請求項１に記載のテープドライブ装置。
【請求項５】
磁気テープが収納されたテープカセットと，
前記テープカセットに備えられ，前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を
記憶するメモリと，を備えた記録媒体において，
前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。
【請求項６】
前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている請求項５に記載の記録媒体。
【請求項７】


前記用途識別情報は，前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている請求項５に記載の記録媒体。
【請求項８】
テープカセットに収容された磁気テープに情報の記録及び／または再
生を行なう際に，
前記磁気テープへの記録及び／または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリに対して，所要の通信処理により前記管理情報の読み出し及び／または書込みを行ない，前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域から，前記磁気テープに，制約なしの記録再生可能，追加記録または再生のみ可能，とする用途を含む前記管理情報の１つである用途識別情報を検出
し，
前記磁気テープには，前記メモリに記録された前記テープカセットを識
別する管理情報と同一のものが記録されており，
所要の動作コマンドに対して，前記用途識別情報と前記磁気テープの前記メモリに記録された前記テープカセットを識別する管理情報とに基づいて前記磁気テープに対する記録及び／または再生動作を行う記録再生方法。
【請求項９】
前記用途識別情報は，制約なしに記録再生可能，再生専用，追加記録または再生のみ可能，排出待機状態に移行，のいずれかとされる請求項８記載の記録再生方法。
イ本件明細書（甲１９）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１，３ないし７，１２，１３，２０ないし２３」については，別紙１を参照）。
(ア)技術分野
【０００１】
本発明は，磁気テープに記録されているデータの保守を目的とするテープドライブ装置，記録媒体に関するものである。
(イ)背景技術
【０００２】
同一の記録エリアにおいて，一度だけのデータ記録を行うことができるようにされている記録媒体が知られている。このような記録媒体は記録を行った後は追加記録または再生専用の記録媒体として用いられるので，例えばＷＯＲＭ（ＷｒｉｔｅＯｎｃｅ    ＲｅａｄＭａｎｙ）と呼ばれている。
(ウ)発明が解決しようとする課題
【０００３】
ところで，最近ではデジタルデータを磁気テープに記録／再生することのできるドライブ装置として，いわゆるテープストリーマドライブが普及してきている。このようなテープストリーマドライブは，記録媒体とされるテープカセットのテープ長にもよるが，例えば数十～数百ギガバイト程度の膨大な記録容量を有することが可能であり，このため，コンピュータ本体のハードディスク等のメディアに記録されたデータをバックアップするなどの用途に広く利用されている。また，データサイズの大きい画像データ等の保存に利用する場合にも好適とされている。また，この磁気テープはＣＤ－Ｒよりも大容量とされるので，記録媒体の全記録容量に対するビットの単価を安くすることができることから，テープカセットを前記したＷＯＲＭの記録媒体として用いることが考えられている。
【０００４】
しかし，テープカセットはテープドライブ装置に装填された状態で例えば誤操作が行われることによって，磁気テープに記録されているデータが消去されてしまう場合がある。また，記録されているデータを意図的に書き換えることができるので，重要なデータの保守性に優れたものではないという問題がある。
(エ)課題を解決するための手段
【０００５】
本発明はこのような問題点を解決するために，テープカセットに収納された磁気テープに情報の記録及び／または再生を行なうことができるテープドライブ手段と，前記磁気テープへの記録及び／または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリに対して所要の通信処理を行い，前記管理情報の読み出し及び／または書込みを行なうことができるメモリドライブ手段と，前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域から，前記磁気テープに，制約なしの記録再生可能，追加記録または再生のみ可能とする用途を含む前記管理情報の１つである用途識別情報を検出する用途識別情報検出手段と，前記磁気テープには，前記メモリに記録された前記テープカセットを識別する管理情報と同一のものが記録されており，所要の動作コマンドに対して，前記用途識別情報と前記磁気テープの前記メモリに記録された前記テープカセットを識別する管理情報とに基づいて前記磁気テープに対する動作を行う制御手段とを備えてテープドライブ装置を構成する。
【０００６】
前記制御手段は，前記用途識別情報に基づいて，前記磁気テープに対するデータの記録及び／または再生を行う。
【０００８】
また，前記制御手段は，前記用途識別情報が追加記録または再生のみ可能とされ，これに基づいて，前記磁気テープに対する追加記録を行う場合，前記磁気テープにおける最終記録位置が追加記録の開始位置となるように制御する。
【０００９】
また，前記メモリに記憶されている前記テープカセットを識別する管理情報を検出する第一の識別情報検出手段と，前記磁気テープに記憶されている前記テープカセットを識別する管理情報を検出する第二の識別情報検出手段と，前記第一，第二の識別情報検出手段によって検出された二個の識別情報が一致しているか否かを判別する識別情報判別手段と，前記識別情報判別手段の判別結果に基づいて特定の動作のみを実行させることができる制御手段と，を備える。
【００１０】
本発明の磁気テープが収納されたテープカセットと，前記テープカセットに備えられ，前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリと，を備えた記録媒体は，前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報が記憶されている。
【００１１】
また，前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている。
また，前記用途識別情報は，前記磁気テープに対して追加記録及び／または再生のみ可能とされている。
【００１２】
本発明の記録再生方法は，テープカセットに収容された磁気テープに情報の記録及び／または再生を行なう際に，前記磁気テープへの記録及び／または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリに対して，所要の通信処理により前記管理情報の読み出し及び／または書込みを行ない，前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域から，前記磁気テープに，制約なしの記録再生可能，追加記録または再生のみ可能，とする用途を含む前記管理情報の１つである用途識別情報を検出し，前記磁気テープには，前記メモリに記録された前記テープカセットを識別する管理情報と同一のものが記録されており，所要の動作コマンドに対して，前記用途識別情報と前記磁気テープの前記メモリに記録された前記テープカセットを識別する管理情報とに基づいて前記磁気テープに対する記録及び／または再生動作を行う。
(オ)発明の効果
【００１３】
以上，説明したように本発明のテープドライブ装置は，テープカセットに備えられているメモリ（ＭＩＣ）から用途識別情報を読み出し，この用途識別情報に基づいてテープカセットに対する動作を制御するようにしている。


これにより，例えば記録動作としては，既に磁気テープに記録されているデータに対する上書きや消去を行わずに，記録最終位置からの追加記録のみを行うことができるようになる。したがって，テープドライブ装置によって既存の記録データを改変させないようにすることができる。
また，記録を行う場合に，磁気テープ上に記録データと共に例えばメモリに記憶されているテープカセットのシリアルナンバなどとされる識別情報を記録するようにしているので，テープカセットに対して磁気テープとメモリに共通の情報を持たせることができるようになる。さらに，用途識別情報に基づいて磁気テープに対して再生動作のみを可能とするようにしているので，記録データの保護を実現することができるようになる。
【００１４】
また，本発明のテープドライブ装置としては，テープカセットにおいて磁気テープ及びメモリに記録されている，例えばテープカセットのシリアルナンバなどとされる識別情報の比較を行い，この比較結果に基づいて特定の所定の動作を実行することができるようにしている。したがって，磁気テープ，メモリ双方の識別情報が同一のものである場合のみに磁気テープに対する再生や記録を行うことができるようになる。これにより，例えば磁気テープ又はメモリが交換されたテープカセットに対して，記録データの保護を実現することができる。
【００１５】
また，本発明の記録媒体は，メモリ（ＭＩＣ）にテープカセットの用途を指示する用途識別情報が記憶されている。したがって，装填されたテープドライブ装置に対して当該記録媒体の用途を示すことができ，テープドライブ装置に対して前記用途に対応した動作を実行させるようにすることができるようになる。さらに，前記用途識別情報は前記メモリにおいて読み出し専用とされる領域に記憶されているので，前記用途識別情報の内容を改変することによって記録媒体の用途を改変させないようにすることができる。
【００１６】
さらに，メモリ及び磁気テープにテープカセットのシリアルナンバなどとされている識別情報が記憶されている。つまり，メモリと磁気テープに共通とされる同一の情報が記憶され，同一のテープカセットに備えられるメモリと磁気テープを対応させることができるようになる。したがって，例えばメモリが他のテープカセットに挿げ替えられた場合，識別情報が一致しなくなる。このような場合，テープドライブ装置では，例えば記録，再生動作に制約を与えることによって，記録データを開示させないようにしたり，または記録データの改変するための消去，上書き動作などを実行させないようにすることが可能になる。
(カ)発明を実施するための最良の形態
【００１８】
１．テープカセットの構成
先ず，本例のテープストリーマドライブに対応するテープカセットについて図３及び図４を参照して説明する。
図３（ａ）は，リモートメモリチップが配されたテープカセットの内部構造を概念的に示すものである。この図に示すテープカセット１の内部にはリール２Ａ及び２Ｂが設けられ，このリール２Ａ及び２Ｂ間にテープ幅８ｍｍの磁気テープ３が巻装される。
そして，このテープカセット１には不揮発性メモリ及びその制御回路系等を内蔵したリモートメモリチップ４が設けられている。またこのリモートメモリチップ４は後述するテープストリーマドライブにおけるリモートメモリインターフェース３０と無線通信によりデータ伝送を行うことができるものとされ，このためのアンテナ５が設けられている。詳しくは後述するが，リモートメモリチップ４には，テープカセットごとの製造情報やシリアル番号情報，テープの厚さや長さ，材質，各パーティションごとの記録データの使用履歴等に関連する情報，ユーザ情報等が記憶される。
なお，本明細書では上記リモートメモリチップ４に格納される各種情報は，主として磁気テープ３に対する記録／再生の各種管理のために用いられることから，これらを一括して『管理情報』とも言うことにする。
【００１９】
このようにテープカセット筐体内に不揮発性メモリを設け，その不揮発性メモリに管理情報を記憶させ，またこのテープカセットに対応するテープストリーマドライブでは，不揮発性メモリに対する書込／読出のためのインターフェースを備えるようにし，不揮発性メモリに対して磁気テープに対するデータ記録再生に関する管理情報の読出や書込を行うことで，磁気テープ３に対する記録再生動作を効率的に行うことができる。
例えばローディング／アンローディングの際に磁気テープを例えばテープトップまで巻き戻す必要はなく，即ち途中の位置でも，ローディング，及びアンローディング可能とすることができる。またデータの編集なども不揮発性メモリ上での管理情報の書換で実行できる。さらにテープ上でより多数のパーティションを設定し，かつ適切に管理することも容易となる。
【００２０】
また図３（ｂ）は，接触型メモリ１０４（不揮発性メモリ）が内蔵されたテープカセット１を示している。
この場合，接触型メモリ１０４のモジュールからは５個の端子１０５Ａ，１０５Ｂ，１０５Ｃ，１０５Ｄ，１０５Ｅが導出され，それぞれ電源端子，データ入力端子，クロック入力端子，アース端子，予備端子等として構成されている。
この接触型メモリ１０４内のデータとしては，上記リモートメモリチップ４と同様の管理情報が記憶される。
【００２１】
なお，以降の説明でリモートメモリチップ４と接触型メモリ１０４の双方を示す場合は，ＭＩＣ（ＭｅｍｏｒｙＩｎ    Ｃａｓｓｅｔｔｅ）ということにする。
【００２２】
図４は，図３（ａ）又は（ｂ）のテープカセット１の外観例を示すものとされ，筺体全体は上側ケース６ａ，下側ケース６ｂ，及びガードパネル８からなり，通常の８ミリＶＴＲに用いられるテープカセットの構成と基本的には同様となっている。
【００２５】
２．リモートメモリチップの構成
リモートメモリチップ４の内部構成を図５に示す。
例えばリモートメモリチップ４は半導体ＩＣとして図５に示すようにパワー回路４ａ，ＲＦ処理部４ｂ，コントローラ４ｃ，ＥＥＰ－ＲＯＭ４ｄを有するものとされる。そして例えばこのようなリモートメモリチップ４がテープカセット１の内部に固定されたプリント基板上にマウントとされ，プリント基板上の銅箔部分でアンテナ５を形成する。
【００２８】
３．テープストリーマドライブの構成
次に図１により，図３（ａ）に示したリモートメモリチップ４を搭載したテープカセット１に対応するテープストリーマドライブ１０の構成について説明する。このテープストリーマドライブ１０は，上記テープカセット１の磁気テープ３に対して，ヘリカルスキャン方式により記録／再生を行うようにされている。
この図において回転ドラム１１には，例えば２つの記録ヘッド１２Ａ，１２Ｂ及び３つの再生ヘッド１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが設けられる。記録ヘッド１２Ａ，１２Ｂは互いにアジマス角の異なる２つのギャップが究めて近接して配置される構造となっている。再生ヘッド１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｂもそれぞれ所定のアジマス角とされる。
(キ)【００４６】
４．磁気テープ上のデータ構成
次に，上述してきたテープストリーマドライブ１０により記録再生が行われるテープカセット１の，磁気テープ３上のデータフォーマットについて概略的に説明する。


【００４７】
図６は，磁気テープ３に記録されるデータの構造を示している。図６（ａ）には１本の磁気テープ３が模式的に示されている。本例においては，図６（ａ）のように１本の磁気テープ３を，パーティション（Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）単位で分割して利用することができるものとされ，本例のシステムの場合には最大２５６のパーティション数を設定して管理することが可能とされている。また，この図に示す各パーティションは，それぞれパーティション＃０，＃１，＃２，＃３・・・として記されているように，パーティションナンバが与えられて管理されるようになっている。
【００４８】
したがって，本例においてはパーティションごとにそれぞれ独立してデータの記録／再生等を行うことが可能とされるが，例えば図６（ｂ）に示す１パーティション内におけるデータの記録単位は，図６（ｃ）に示すグループ（Ｇｒｏｕｐ）といわれる固定長の単位に分割することができ，このグループごとの単位によって磁気テープ３に対する記録が行われる。
この場合，１グループは２０フレーム（Ｆｒａｍｅ）のデータ量に対応し，図６（ｄ）に示すように，１フレームは，２トラック（Ｔｒａｃｋ）により形成される。この場合，１フレームを形成する２トラックは，互いに隣り合うプラスアジマスとマイナスアジマスのトラックとされる。したがって，１グループは４０トラックにより形成されることになる。
【００４９】
また，図６（ｄ）に示した１トラック分のデータの構造は，図７（ａ）及び図７（ｂ）に示される。図７（ａ）にはブロック（Ｂｌｏｃｋ）単位のデータ構造が示されている。１ブロックは１バイトのＳＹＮＣデータエリアＡ１に続いてサーチ等に用いる６バイトのＩＤエリアＡ２，ＩＤデータのための２バイトからなるエラー訂正用のパリティーエリアＡ３，６４バイトのデータエリアＡ４より形成される。本実施の形態では，後述するようにテープカセット１の用途が例えば「ＷＯＲＭ」とされている場合の記録時に，例えばリモートメモリチップ４に記憶されているテープカセット１の識別情報としてのカートリッジシリアルナンバを記録データと共にデータエリアＡ４に記録するようにしている。これにより，テープカセット１においてリモートメモリチップ４と磁気テープ３を対応させることができるようになる。
(ク)【００６６】
６．リモートメモリチップのデータ構造
次に，テープカセット１に備えられるＭＩＣ（リモートメモリチップ４，接触型メモリ１０４）のデータ構造について説明する。図１２は，ＭＩＣに記憶されるデータの構造の一例を摸式的に示す図である。このＭＩＣの記憶領域としては図示されているようにフィールドＦＬ１～ＦＬ４が設定されている。
これらフィールドＦＬ１～ＦＬ４において，テープカセットの製造時の各種情報，初期化時のテープ情報やパーティションごとの情報などが書き込まれる。
【００６７】
フィールドＦＬ１はマニファクチャーインフォーメーション（ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）とされ，主にテープカセットの製造時の各種情報が記憶されるマニュファクチャーパートとされている。
フィールドＦＬ２はメモリマネージメントインフォーメーション（ＭｅｍｏｒｙＭａｎａｇｅｍｅｎｔ    Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）とされ，主に初期化時の情報等が記憶されるドライブイニシャライズパートとされている。
フィールドＦＬ３はボリュームタグ（ＶｏｌｕｍｅＴａｇ）とされ，テープカセット全体の基本的な管理情報が記憶される。
【００６８】
フィールドＦＬ４は，メモリーフリープールの領域とされ，管理情報の追加記憶が可能な領域とされる。このメモリーフリープールには記録再生動作の経過や必要に応じて各種情報が記憶される。なお，メモリーフリープールに記憶される１単位のデータ群を「セル」ということとする。
まず，磁気テープ３に形成されるパーティションに応じて，各パーティションに対応する管理情報となるパーティションインフォメーションセル＃０，＃１・・・がメモリーフリープールの先頭側から順次書き込まれる。つまり磁気テープ３上に形成されたパーティションと同数のセルとしてパーティションインフォメーションセルが形成される。
(ケ)【００７０】
フィールドＦＬ１のマニファクチャーインフォーメーションは，例えば図１３に示すような構造とされる。
マニュファクチャーインフォーメーションには，まず先頭マニュファクチャパートチェックサム（ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｐａｒｔ    ｃｈｅｃｋｓｕｍ）として，このマニュファクチャーインフォーメーションのデータに対するチェックサムの情報が格納される。このマニュファクチャパートチェックサムの情報はカセット製造時に与えられる。
【００７１】
そしてマニュファクチャーパートを構成する実データとしてＭＩＣタイプ（ｍｉｃｔｙｐｅ）からライトプロテクトバイトカウント（ＷｒｉｔｅＰｒｏｔｅｃｔ    ｂｙｔｅｃｏｕｎｔ）までが記述される。なおリザーブ（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）とは，将来的なデータ記憶のための予備とされている領域を示している。これは以降の説明でも同様である。
【００７２】
ＭＩＣタイプ（ｍｉｃｔｙｐｅ）は，当該テープカセットに実際に備えられるＭＩＣのタイプを示すデータである。


ＭＩＣマニュファクチャデート（ｍｉｃｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄａｔｅ）は，当該ＭＩＣの製造年月日（及び時間）が示される。ＭＩＣマニュファクチャラインネーム（ｍｉｃｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｌｉｎｅ    ｎａｍｅ）はＭＩＣを製造したライン名の情報が示される。
ＭＩＣマニュファクチャプラントネーム（ｍｉｃｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｐｌａｎｔ    ｎａｍｅ）はＭＩＣを製造した工場名の情報が示される。
ＭＩＣマニュファクチュアラネーム（ｍｉｃｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｎａｍｅ）は，ＭＩＣの製造社名の情報が示される。ＭＩＣネーム（ｍｉｃｎａｍｅ）はＭＩＣのベンダー名の情報が示される。
【００７３】
またカセットマニュファクチャデート（ｃａｓｓｅｔｔｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄａｔｅ），カセットマニュファクチャラインネーム（ｃａｓｓｅｔｔｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ    ｌｉｎｅｎａｍｅ），カセットマニュファクチャプラントネーム（ｃａｓｓｅｔｔｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｐｌａｎｔ    ｎａｍｅ），カセットマニュファクチュアラネーム（ｃａｓｓｅｔｔｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ    ｎａｍｅ），カセットネーム（ｃａｓｓｅｔｔｅｎａｍｅ）は，それぞれ上記したＭＩＣに関する情報と同様のカセット自体の情報が記述される。
【００７４】
ＯＥＭカスタマーネーム（ｏｅｍｃｕｓｔｏｍｅｒ    ｎａｍｅ）としては，ＯＥＭ（ＯｒｉｇｉｎａｌＥｑｕｉｐｍｅｎｔ    Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｓ）の相手先の会社名の情報が格納される。フィジカルテープキャラクタリステックＩＤ（ｐｈｙｓｉｃａｌｔａｐｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ    ＩＤ）としては，例えば，テープの材質，テープ厚，テープ長等の，物理的な磁気テープ３の特性の情報が示される。
マキシマムクロックフリケンシー（ｍａｘｉｍｕｍｃｌｏｃｋ    ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）としては，当該ＭＩＣが対応する最大クロック周波数を示す情報が格納される。
ブロックサイズ（Ｂｌｏｃｋｓｉｚｅ）では，例えばＭＩＣの特性としてテープストリーマドライブ１０との１回の通信によって何バイトのデータを転送することができるかという情報が示される。この情報はＭＩＣとして使用する不揮発性メモリの物理的な特性に依存するものとされる。
ＭＩＣキャパシティ（ｍｉｃｃａｐａｃｉｔｙ）としては，当該ＭＩＣの記憶容量情報が示される。
【００７５】
ライトプロテクトトップアドレス（ｗｒｉｔｅｐｒｏｔｅｃｔ    ｔｏｐａｄｄｒｅｓｓ）は，ＭＩＣの所要の一部の領域を書き込み禁止とするために用いられ，書き込み禁止領域の開始アドレスを示す。ライトプロテクトカウント（ｗｒｉｔｅｐｒｏｔｅｃｔ    ｃｏｕｎｔ）は書き込み禁止領域のバイト数が示される。つまり，上記ライトプロテクトトップアドレスで指定されたアドレスから，このライトプロテクトカウントの領域により示されるバイト数により占められる領域が書き込み禁止領域として設定されることになる。
【００７６】
フィールドＦＬ１１に示されているウォームフラグ（ｗｏｒｍｆｌａｇ）は，テープカセット１の用途識別情報として，例えば「汎用」「ＷＯＲＭ」などを示す。なお，ウォームフラグについては後で図２１で詳しく説明する。
(コ)【０１０９】


このように，リモートメモリチップ４はフィールドＦＬ１からフィールドＦＬ４に示した記憶領域によって構成されている。ところで，図１２に示したフィールドＦＬ１における各データ項目に付いては，例えばテープカセット１自体の情報やリモートメモリチップ４自体の情報など，ユーザがテープカセットを使用していくうえで更新されない情報とされる。また，テープカセット１の用途を示すウォームフラグ（フィールドＦＬ１１）については，その内容が改変されないようにすることが望まれる。そこで，リモートメモリチップ４の記憶領域としては，図２０（ａ）に示されているように例えばフィールドＦＬ１は読み出し専用とされるＲＯＭ（ＲｅａｄＯｎｌｙ    Ｍｅｍｏｒｙ）領域，フィールドＦＬ２～ＦＬ４は読み出し／書き込み可能とされるＲＷＭ（ＲｅａｄＷｒｉｔｅ    Ｍｅｍｏｒｙ）領域として設定する。これによりフィールドＦＬ１に格納されるデータ項目については，ユーザが改変することができないようにすることができる。
【０１１０】
また，例えば図２０（ｂ）に示されているように，リモートメモリチップ４をフィールドＦＬ１の情報が格納されるＲＯＭ領域と，フィールドＦＬ２～ＦＬ４の情報が格納されるＲＷＭ領域を別体のメモリで構成しても良い。
【０１１１】
さらに，例えば図２０（ｃ）に示されているように，リモートメモリチップ４の全記憶領域をＲＷＭ領域として構成し，フィールドＦＬ１を記憶する領域については，書きこみ制御を行う所要の論理回路などからなる書きこみ制御手段を備えることによって，所要のパスワードに基づいた書きこみ処理以外は行うことができないようにすることもできる。
【０１１２】
或いは，リモートメモリチップ４の初期状態として，ＲＷＭ領域のデータを全て「１」（又は「０」）とする。そして，書きこみ制御手段はＲＯＭ領域として扱う領域内の特定のアドレスにある特定のビットに着目し，このビットを例えばビットαとする。この場合ビットαが「１」（又は「０」）であった場合に，書きこみ制御手段はＲＷＭ領域の全領域，即ちリモートメモリチップ４の全領域に対して書きこみ処理を有効なものとする。したがって，ＲＯＭ領域として扱う領域に対しても書きこみが可能になる。しかしビットαを「０」（又は「１」）にすることで，書きこみ制御手段はＲＯＭ領域に対する書きこみ処理は無効なものとすることができる。
【０１１３】
このようにして，フィールドＦＬ１に格納されているデータの内容を改変することができないようにすることで，ウォームフラグを有効な情報とすることができるようになる。したがって，ウォームフラグを書き換えることによって例えば「ＷＯＲＭ」として記録されたデータの改変，消去などを行うこともできなくなり，予め設定されている用途のみで使用することが可能となる制約を実現することできる。
(サ)【０１１４】
７．「ＷＯＲＭ」に対応した動作制御
図２１は本実施の形態における一例として，リモートメモリチップ４のフィールドＦＬ１１に格納される用途識別情報としてのウォームフラグについて説明する図である。
この図には，用途番号「０」から「２」，及びその他の例が示されているが，テープストリーマドライブ１０ではこの用途番号に基づいて，記録，再生動作に制限を加えることになる。
例えば用途番号が「０」である場合は，そのテープカセット１が汎用とされる記録媒体であることを示し，動作に関する制約はないものとする。つまり，用途番号「０」は，ユーザが使用目的に応じて自由に使用することができるテープカセット１であることを示し，テープストリーマドライブ１０ではユーザの操作に基づいてホストコンピュータ４０から供給される各種コマンドに応じた動作を実行する。
【０１１５】
用途番号が「１」である場合は，例えばデータ配布，ファームウエア更新などを目的としたテープカセット１であることを示す。この場合，テープカセット１は再生専用のものとして識別される。したがって，ホストコンピュータ４０から例えばフォーマットなどの記録されているデータの更新処理などに関わるコマンドが供給された場合でも，そのコマンドを無効なものとする。
【０１１６】
また用途番号が「２」である場合は，例えばＷＯＲＭを目的としたテープカセット１であることを示す。この場合，記録されているデータを保守するために，記録に関しては，例えばパーティション内における最終記録位置を記録開始位置とした記録（追加記録）のみが許可される。すなわち，例えば上書き，消去などといった既に記録されているデータの更新を行う動作は禁止されることになる。したがって，用途番号「２」が設定されているテープカセット１に対しては追加記録または再生動作のみが許可される。この場合も，例えばフォーマットなどの記録されているデータの更新処理などに関わるコマンドは無効なものとされる。
【０１１７】
さらに，「ＷＯＲＭ」において追加記録を行う場合は，図７（ａ）に示したブロックのデータエリアＡ４に対して，例えば図１５のボリュームタグにおけるカートリッジシリアルナンバを記憶するようにする。したがって，用途が「ＷＯＲＭ」として設定されているテープカセット１には，リモートメモリチップ４と磁気テープ３に対して同一の情報が記録されることになる。これにより，テープカセット１においてリモートメモリチップ４と磁気テープ３の対応がとれることになる。したがって，リモートメモリチップ４と磁気テープ３に記憶されているカートリッジシリアルナンバを照合することで，再生動作の実行を制約することが可能になる。つまり，「ＷＯＲＭ」とされているテープカセット１のリモートメモリチップ４を交換して，「汎用」とされている他のリモートメモリチップ４を取り付けたような場合，カートリッジシリアルナンバが一致しないことになるので，このような場合は，テープストリーマドライブ１０における動作を制約するようにすることができるようになる。
【０１１８】
さらに，用途番号が上記「０」「１」「２」以外の値はリザーブとされる。したがって，テープストリーマドライブ１０では用途番号が「０」「１」「２」以外の値であった場合は，テープストリーマドライブ１０としてはテープカセット１の用途を識別することができないとして，この旨をホストコンピュータ４０に伝えて，例えば当該テープカセット１を排出するための待機状態に移行する。
なお，用途番号が「１」「２」であった場合に，無効とされるコマンドが供給された場合においても，当該コマンドを実行することができないという旨をホストコンピュータ４０に伝えて排出待機状態に移行する。
【０１２１】
このようなウォームフラグの用途番号は，テープカセット１がテープストリーマドライブに装填されたときに，システムコントローラ１０の制御によって検出され，それ以降，用途番号に基づいてテープストリーマドライブの各種動作制御が行われる。
(シ)【０１２２】


図２２は，ウォームフラグによって「ＷＯＲＭ」が用途として設定されているテープカセット１に対して記録を行う場合のシステムコントローラ４０の処理遷移を説明するフローチャートである。なお，この図に示しているフローチャートはテープストリーマドライブ１０にテープカセット１が装填され，リモートメモリチップ４から検出したウォームフラグが「ＷＯＲＭ」とされている状態での処理遷移である。
【０１２３】
テープカセット１の用途として「ＷＯＲＭ」が設定されている状態で，例えばホストコンピュータ４０からライトコマンドが供給されると（Ｓ００１），まずデータの記録を行うパーティションに対して移動する制御を行う。
この場合，例えば早送り再生を実行し（Ｓ００２），この状態で図１１で説明した磁気テープ３上に記録されているＩＤエリアのパーティションＩＤを検出する（Ｓ００３）。この早送り再生は，所望するパーティションのパーティションＩＤが検出されるまで実行する。
【０１２４】
ステップＳ００２，Ｓ００３によって所望するパーティションに到達すると，次にそのパーティションにおける最後のフレームを検出する処理に移行する。
ここで，磁気テープ３において現在位置，すなわち当該パーティションの先頭位置からマキシマムアブソュートフレームカウントで指定されている当該パーティションのフレームまでの距離の算出方法の一例を説明する。
(ス)【０１３０】
図２３はテープストリーマドライブ１０に磁気テープ３にカートリッジシリアルナンバが記録され，「ＷＯＲＭ」とされているテープカセット１が装填された状態で例えば再生動作を行う場合のシステムコントローラ４０の処理遷移の一例を説明するフローチャートである。テープカセット１がテープストリーマドライブ１０に装填されると，まずリモートメモリチップ４からカートリッジシリアルナンバを検出し（Ｓ１０１），さらに磁気テープ３に書き込まれているカートリッジシリアルナンバを検出する（Ｓ１０２）。そして，例えばホストコンピュータ４０から例えば再生コマンドが供給されると（Ｓ１０３），リモートメモリチップ４と磁気テープ３に記録されているカートリッジシリアルナンバの照合を行い（Ｓ１０４），カートリッジシリアルナンバが一致している判別した場合は（Ｓ１０５），例えば再生などの所要の動作に移行する制御を行う（Ｓ１０６）。また，カートリッジシリアルナンバが一致していないと判別した場合は，再生動作を実行させないようにして，例えばテープカセット１の排出待機状態に移行する（Ｓ１０７）。
【０１３１】
これにより，テープカートリッジ１において例えばリモートメモリチップ４が交換されて，他のリモートメモリチップ４に挿げ替えられたような場合，データの再生をさせないようにすることができるようになる。したがって，交換された他のリモートメモリチップ４が例えば「汎用」とされていた場合でも，例えば可能な動作を制約することができるので，磁気テープ３に記録されているデータが所定のユーザ以外の外部のユーザに提示されないようにすることができる。
また，同じようにカートリッジシリアルナンバが一致していなかった場合に記録動作を行わないようにすることで，本来「ＷＯＲＭ」として磁気テープ３に記録されたデータが改変されないようにすることができるようになる。なお，カートリッジシリアルナンバが一致しなかった場合，データの追加記録に付いては許可するようにするようにしても良い。
ウ前記ア及びイの記載事項によれば，本件明細書の「発明の詳細な説明」には，本件発明１に関し，次のような開示があることが認められる。(ア)デジタルデータを磁気テープに記録及び再生することのできるテープドライブ装置（いわゆるテープストリーマドライブ）が普及してきているが，テープカセットはテープドライブ装置に装填された状態で，例えば誤操作が行われることによって，磁気テープに記録されているデータが消去されてしまう場合があり，また，記録されているデータを意図的に書き換えることができるので，重要なデータの保守性に優れたものではないという問題がある（【０００３】，【０００４】）。(イ)このような問題を解決するために，「本発明の記録媒体」は，テープカセットに備えられているメモリ（ＭＩＣ）の読み出し専用とされる領域にテープカセットの用途を指示する用途識別情報が記憶される構成を採用し，これにより，用途識別情報に基づいて，装填されたテープドライブ装置に対して記録媒体の用途を示し，当該用途に対応した動作を実行させることができるようにし，さらには，用途識別情報の内容を改変することによって記録媒体の用途を改変させないようにすることができるため，磁気テープに記録されているデータの保守を実現することができるという効果を奏する（【０００１】，【００１３】，【００１５】）。
(2)甲１の記載事項について
ア甲１（特表平７－５００４４５号公報）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１ないし４」については別紙２を参照）。
(ア)「請求の範囲」として，
「１．磁気テープカセット用の電子的メモリ装置であって，当該磁気テープカセットはケーシングを有し，該ケーシング中には１つ又は複数の磁気テープリール及び電子的メモリ装置部が設けられており，該電子的メモリ装置部は記録および／又は再生機器にて配置の際，該機器に接続可能であり，該機器によってはデータ処理及び制御回路を用いて記憶情報の評価のため可制御であるように構成された磁気テープカセット用メモリ装置において，当該メモリ装置は制御データを含んでおり，該制御データによっては記録および／又は再生機器の動作モードの選択的ブロッキングが可制御であることを特徴とする磁気テープカセット用メモリ装置。」
「２．当該メモリの部分領域にて固定的の非可変のデータが書き込まれており，該データによってはカセット及びその中に収容されている磁気テープ自体又はそれのパラメータがマーキング表示される請求の範囲１の記載の装置。」
「３．最初にカセットの使用の際１度データが書き込まれ得，該データは当該の最初の使用のモードを表すものである請求の範囲１記載の装置。」
「４．メモリの部分領域にて，テープ上に存在する記録の始点，終点及び持続時間を表すデータが書き込まれ得る請求の範囲１記載の装置。」「５．事前に記録された磁気カセットの場合当該メモリ装置部の内容全体又はそれの一部が有効信号の記録と共に連続的に所謂サブコードの一部として記録されており，更に，それぞれ，１つの記録アイテムに１つのサブコードが対応付けられており，更に，再生の際，当該記録装置部の内容が，記録された比較回路を用いてサブコードと一致するか否かについてチェックされ，そして記録アイテムに対応付けられたサブコードが，全体的に，又は少なくとも少数の箇所にて初期のように変化されるか，又はメモリ装置部の内容と明確に一致する場合記録位置に対応付けられたサブコード再生がブロックされるように構成されている請求の範囲１記載の装置。」
「６．上記制御データはトラップドア（Ｔｒａｐｄｏｏｒ）および／又はアバランシュー機能を用いて暗号化される請求の範囲１から５までのうちいずれか１項記載の装置。」


「７．請求の範囲１から６までのうちいずれか１項記載の電子的メモリ装置部付の磁気テープカセット用の記録装置を備えた記録および／又は再生装置機器において，当該装置機器は上記のメモリ装置部からおよび／又はそれへの信号の伝送のための手段を有し，上記記録および／又は再生装置にて上記メモリ装置部内にて記憶された情報の処理のためデータ処理－および／又は制御装置並びに，記録および／又は再生装置機器の動作モードのブロッキングのためのブロッキング手段が設けられており，上記ブロッキング手段はデータ処理－および／又は制御装置により可制御であることを特徴とする記録－および／又は処理装置機器。」
「８．制御データの暗号化および／又は解読のための手段が設けられている請求の範囲７記載の記線および／又は再生装置機器。」
（以上，２頁左上欄２行～左下欄９行）
(イ)「磁気テープカセット用メモリ装置
本発明は磁気テープカセット用の電子的メモリ装置部およびそれに適する記録および／又は再生装置機器，例えばデジタルコード化されたビデオ／オーディオ信号のデジタル処理付のＶＴＲ用の磁気テープカセット用メモリ装置に関する。当該磁気テープカセットはケーシングを有し，該ケーシング中には１つ又は複数の磁気テープリール及び電子的メモリ装置部が設けられており，該電子的メモリ装置部は記録および／又は再生機器にて配置の際，該機器に接続可能であり，該機器によってはデータ処理及び制御回路を用いて可制御であり，上記メモリ装置部は所定の記録および／又は再生機器の所定動作状態の阻止および／又は可能にする情報を含む。」（２頁右下欄２行～１５行）「ドイツ連邦共和国特許明細書第２９４３４０９号から公知の磁気テープカセットは電子的メモリ装置，電子的接続素子，および記憶された情報の評価のための記録および再生装置による可制御手段を有する。この場合，そのつど実際のテープ状態位置を記憶し，場合により付加的な特性データ（該特性データは磁気テープカセット自体および／又は当該カセットの磁気テープに係わる）を記憶し，例えば，カセット型式又はバイアス磁気の有利なレベルに係わる特性データを記憶する。第一のデータはたんにテープの瞬時位置を決定するために使用されるテープカウンタの状態の固定データである。付加的データは今回ないしそのとき限り記録され例えばカセットの非可変の機械的又は磁気的特性のようなテープ又はカセット－パラメータを反映する固定データである。それらのデータを変えたり又は当該データにより記録および／又は再生機能に直接影響を及ぼしたり又は阻止することはなされない。」（２頁右下欄１６行～３頁左上欄９行）
(ウ)「本発明の基礎を成す課題とするところは，磁気テープカセットを記録および／又は再生装置内に装着した際，所定の記録担体ないし所定の磁気テープカセットと関連して不都合な，もしくは許容されない動作状態を確実に阻止し，所望の又は許容された動作状態を可能にすることである。不都合な動作状態は例えばカセットが既に記録を有しており，これをオーバライドしたり消去させてはいけない場合の記録動作である。」（３頁左上欄１０行～１７行）
「許容されない動作状態は再生機能と関連して生じ得る。例えば自分で記録した磁気テープカセット上の情報が任意の人により再生され得るようにはしないで，正当な権限のある人によってのみ例えばパスワード又は暗証番号の入力後され得ることが個人のユーザとって重要なことである。例えばチャイルドプルーフな（子どものいたずらに対する保護の施された）手段を設け得る。更に許容されない動作状態は営業上の利用分野において，例えば事前記録されてビデオ磁気テープカセットの販売又はレンタルの際起こる。販売者又はレンタル業者にとって重要なことは例えば盗まれたカセットは全く再生不能状態となり，所定のレンタル料の払われたカセットが相応の回数の再生過程のみを可能とし，記録された情報の所定の部分のみが再生不能であることである。上記課題は本発明によれば請求の範囲１の構成要件を備えたメモリ装置により解決される。」（３頁左上欄１８行～右上欄９行）(エ)「次に本発明を図１～図３を参照して実施例を用いて詳述する。図１は下記の内容を表す。
図１は空らカセットの場合において前述の電子的メモリ装置のメモリ内容の実施例を示す。
図２は個人的なユーザより最初に使用されたカセットの場合における前述のメモリ装置のメモリ内容に対する実施例を示す。図３はレンタル又は販売のため定められたカセットの場合において前述の電子的メモリ装置のメモリ内容の実施例を示す。図４はメモリ装置の収容されている磁気テープカセットを示す。」
（３頁右上欄１０行～２１行）
(オ)「図１～図３に示すメモリは異なった長さを有するつながっている関連のあるユニットに分割されており，例えば，各８ビット長を有するバイト又はバイト群に分けられている。」（３頁右上欄２２行～２５行）「第１のバイト中にはそれ自体公知の容量で，カセット自体，カセット型式，含まれている磁気テープ長又はテープカセットの型式例えばここでは（１６進法表示の場合Ｘ）ｘ３ｆが含まれている。上記情報は可変でない。」（３頁左下欄１行～５行）
「第２バイト中にはカセットの利用についての情報が記憶されている。当該情報はカセットの最初の使用の際１度可変できる。しかる後は上記情報も可変でなくなる。
図１に示す空らカセットのメモリ内容の場合，例えば００が示されている。その際当該の識別子によっては同時にエントリの１度の可変が許可される。空らカセットの場合のにおけるメモリ内容の残部は重要性がなく，従って任意であり，例えば定数００である。
図２に示す，個人的ユーザにより最初にカムコーダ（ｃａｍｃｏｒｄｅｒ）にて使用されたカセットメモリ内容が第２の位置にて例えばエントリによりマーキング表示されている。初めてＶＴＲにて使用されたカセットは０２によりマーキング表示され録音機にて最初に使用されるカセットは０３でマーキング表示され得る。」（３頁左下欄６行～２１行）
「図１および図２における次のメモリ領域は初期点，終端点，そのつどの記録の持続時間との組合せの表示のため用いられる。ここにおいては分および秒で表される初期時間と分および秒で表される終了時間と付加的に情報に対する複数のバイトからなるデータセットが示してある。磁気テープ上の記録のためそのようなデータセットが設けられている。それに対して例えば，レンタル又は販売のために定められた事前記録されたカセットは第２の箇所にてｘｆｆによりマーキング表現され得る。事前記録されたカセットの場合における図３に示すメモリ内容は次の点で差異がある即ち，第一の２つのバイトと，後続のデータセット間でさらなる情報箇所が挿入されている点で差異がある。上記のさらなる情報箇所は例えば次のような連続番号を有し，即ち所定のプログラムで記録されたカセットが一義的に識別され得る連続番号を有し，さらなるメモリ箇所にて例えば再生許可状態（権限付け）のモードについての情報が含まれる。」（３頁左下欄２２行～右下欄１４行）(カ)「次に，不都合な又は許されない動作状態の阻止を行わせる種々の動作作用手法に就いて説明する。
１．カセット空ら状態
不使用のカセット空ら状態の場合におけるメモリ内容が図１に示しである。第２メモリ領域における識別によっては上記メモリ領域を１度最初の記録の際変更させ得る。」（３頁右下欄１５行～２１行）
(キ)「２．個人的に記録されたカセット


第２のメモリ領域にてカセットが個人的使用のものであることが当該識別子により指示される場合次のメモリ領域の分割も規定される。」
「２．１記録上の保護
既に存在している記録の不本意乍らのオーバーライトないし消去の防止は次のようにして達成される，即ち実際のテープ位置とメモリにおけるエントリとの比較を記録装置が常に行うようにするのである。当該比較によりオーバーライトの可能性のないことが指示された際のみ記録機能がトリガされる。但しオーバーライトの可能性が発見されると，記録機能は全く阻止されるか，又は問い合わせおよび確認の後トリガされ得る。更に，個々の記録に対して記録機能の全くのブロッキングを付加データに対して設けられたメモリの箇所における相応のエントリにより行なわせることもできる。上記エントリはユーザによりレコーダ又はカムコーダにて相応の機能を用いて行われ得，再び除去され得る。もって，そのような前述の機能は実質的に遥かにフレキシブルな形態でこれまでの通常であった破断可能な舌片又はスライダの形の機械的な消去ブロッキングにとって替わる。」
「２．２チャイルドプルーフのブロック
さらなる機能はそれぞれの個々の記録に対する再生のブロックの初期の解放（レリーズ）である。このことは同様に付加データに対して設けられた箇所にてエントリにて行われ得る。そのようにして，正当な権限のないものに対する再生を例えば子どもによる不当な操作に対する防止保護の形態で阻止することができる。上記のエントリの簡単な変更を阻止するため，パスワード／識別番号を取り極め得る。それは同様に残りのデータとともにメモリ装置内に記憶できる。」
（以上，３頁右下欄２２行～４頁右上欄３行）
(ク)「３．事前記録されたカセット
事前記録されたカセットとしてマーキング表示されているカセットの場合，例えば基本的に再生のみをトリガし得るようにするとよく，それにより，不都合な消去が確実に阻止される。」（４頁右上欄４行～８行）
「そのようなカセットの盗難の危険を低減するため，利用権限のため設けられた箇所にて特別なエントリが必要とされ得る（再生装置の再生機能がトリガされるために）。当該のエントリは例えばビデオレンタルショップの棚に据えられたカセットには存在し得ず，出納（チェックアウト）のところでのみ行われ得る。そのようなエントリは適当な機器を用いて操作され得るので，当該棚に陳列されたカセットにおいて当該内容に係わるデータセット全体を消去するのがさらに好適である。そのようなカセットは実際上無価値の状態におかれている。チェックアウト（出納）にてはじめて当該カセットは連続番号を用いて識別され，データセットは例えばコンピュータのメモリからリロードされる。」（４頁右上欄９行～２２行）
「基本的にカセットの再生を相応のエントリにより許可することのみが可能であるのみでない。更に，再生のためのための所定の機能のみを許可することもできる。
コンパチブルのＨＤＴＶ／ＴＶ記録の場合，例えば比較的分解能の低いＴＶ再生のみを行うことが可能であり，ステレオ－およびサラウンド－サウンド付の記録の場合当該のサラウンド－サウンドの再生を阻止できる。更に，メモリ装置にて成るメモリ箇所を許可された再生回数に対するカウンタとして構成することもできる。」（４頁右上欄２３行～左下欄８行）
「事前記録されたカセットに対して典型的なエントリのほかに付加的に更に，ユーザによっては個人的に記録されたカセットの場合におけるように個々の再生ブロックを働かせ得る。カセットの返却がなされた後，そのようなブロックエントリは場合により暗証番号によりメモリ装置内に記憶され得る。但し上記ブロックエントリは返却後，又はチェックアウトにて新たな許可（付与）の際，全くブロック全体と共にメモリ装置から除去することが可能である。」（４頁左下欄９行～１７行）(ケ)「４．高められた保護作用付の事前記録されたカセット（サブコードとの比較）。
正当な権限のないものにより適当な補助手段を用いてメモリ装置の内容が改善される可能性がある。ことに許可（状態）を表示マーキングするメモリ箇所の内容が改善される可能性がある。高められた保護作用は次のようにして形成され得る，即ち，事前記録されたカセットの場合メモリ装置の内容全体又はそれの一部が，有効信号の記録と共に所謂サブコードとして記録されるようにするのである。メモリ装置の内容が記録されたサブコードと一致する際のみ再生がトリガされるようにすれば，再生のブロックのためにはメモリ装置の内容を１つ又は少数の個所で所期のように変化させるだけで事足りる。
そのようなカセットは同様に許可に対して正当な権限のある者が自分に知られている個所にて記憶された情報を再び訂正するまで無価値なものである。有利にはメモリ装置の内容を暗号化したり，又はメモリ装置に１つの暗号化ユニットを配属する必要のないようにする。」（４頁左下欄１８行～右下欄１２行）
(コ)「図４はケーシング付磁気テープカセットを有する。磁気テープカセットは２つの磁気テープリール８，９を有し該磁気テープリール上には１つの磁気テープ１０が巻付けられている。更に磁気テープカセットは前述のメモリ装置１１を有し，上記メモリ装置１１は磁気テープカセットの外壁のほうに向いた側１２にて磁気テープ装置内に設けられた書込および／又は読出装置に接続又は結合され得る。上記書込および／又は読出装置はインターフェースそして，又はメモリ装置から磁気テープ装置への又はその逆の方向への信号の伝送のための手段としてもちいられる。磁気テープ装置（図示せず）ではメモリ装置により受信された信号がデータ処理－および／又は制御ユニットにて処理ないし評価される。上記データ処理および／又は制御ユニットは前述のように動作モードブロックを制御する。」（４頁右下欄１３行～５頁左上欄２行）(サ)「本発明によれば磁気テープ装置およびメモリ付カセットのさらなるブロックおよび解放が実施され得る。
例えば一般的な記録ブロックはメモリ内で１つの特別の（ブロック）－ビットによりトリガされ得る。その際当該ビットは機械的なスライダ／ブレークオフタブに取って代わる。当該ビットはユーザによりセット又はレリーズされ得る。メモリ内にファイルされたカセットのビットマーキング，例えばレンタル／セールカセットのビットマーキングにより，基本的に不都合な記録がブロックされ得る。」（５頁左上欄３行～１２行）
「さらにテープ状態位置とＵＴＯＣ（ＵｓｅｒＴａｂｌｅ    ｏｆＣｏｎｔｅ－ｎｔ）における既存のエントリとの矛盾，相反の際問い合わせによる記録ブロックをトリガする固有のブロックモードが可能である。上記ブロックモードはセーフレコード（"ｓａｆｅ－ｒｅｃｏｒｄ）機能とも称される。
特定の記録ブロックはユーザによりＵＴＯＣにおける新たなエントリによってもセット又はレリーズされ得る。」（５頁左上欄１３行～２１行）
「一般的な再生ブロックは次のような際のみ行われる，即ちＵＴＯＣ内にエントリが存在する際および付加的なブロックがセットされていない際のみ行われる。ユーザは一般的にパスワード付／無しのカセット全体をブロック（アダルトビデオ）したり，又はパスワード付／無しのＵＯＴＣの各エントリに対する固有のブロックをトリガし得る。」（５頁左上欄２２行～右上欄３行）


「カセットに典型的なブロックは殊にセール／レンタルカセットの場合好適である。その際カセットの利用が許可されたとき，換言すれば“ビデオレンタル料支払済”ビットがセットされた際のみ再生が行われる。」（５頁右上欄４行～７行）
(シ)「更なるブロッキング手法はメモリ内容と，磁気テープ上に記憶されたサブコートとの比較により実現される。
例えば再生は次のような解除のみ行われる，即ち，サブコートの所定部分がメモリにおける所定のエントリと一致する際のみである。勿論，各カセットに番号付けをし，当該番号を一方ではメモリ内に可用にし，他方では各記憶ごとにサブコート中に記憶すると有利である。それによりカセットケーシング（＝メモリ）および記録されたテープが相互に関連し合うようになる。」（５頁右上欄８行～１８行）
(ス)「次に暗号化によるブロッキング／レリーズ手順について説明する。基本的にカセット番号および幾つかのさらなる情報例えば“ビデオレンタル料支払済”が存在しているものとし，つまり６４ビット，換言すれば２＊１０ｅｘｐ１９のバリエーションが存在するものとする。さらにトラップドア（ＴｒａｐＤｏｏｒ）－および／又はアバランシュ（Ａｖａｌａｎｃｈｅ）機能による暗号化手順－（プロセデュア）が与えられているものとし，各レコーダは暗号化を行い得るチップを含む。トラップドア（Ｔｒａｐｄｏｏｒ）の意味するところは，平文（クリアテキスト）から容易にコード化テキストｆ（ｘ）が計算され得る。これに反しＸはＦ８ｘからＸはさして困難なく計算され得るわけではない，アバランシュ手段の意味するところは平文におけるわずかな変化によりコード化テキストにおける大きな変化が生ぜしめられることである。」（５頁右上欄１９行～左下欄１０行）
「サブコートにより読出されたコード化テキストｆ′（ｘ）がメモリの平文から実際に暗号化されたコード化テキストｆ（ｘ）と一致する際のみ再生がトリガされ得る。よって，メモリにおける関連箇所にてわずかな変更があっただけでも再生は直ちに不可能にされる。」（５頁左下欄１１行～１５行）
「記録ブロックの際暗号化は公知のシリアルコピーマネージメント（ＳｅｒｉａｌＣｏｐｙＭａｎａｇｅｍｅｎｔ）の著しい改善を意味する。メモリからの平文Ｘおよび再生カセットのサブコートからのコード化テキストｆ’（ｘ）はデジタルインターフェースを介して記録するレコーダに伝送される，例えば２ｘ６４ビットが伝送される。伝送されたＸから新たに計算されたコード化テキストｆ（ｘ）が同様に伝送されたコード化ｆ’（ｘ）と一致する際のみ記録を行うレコーダは記録にスイッチングする。
Ｘおよびｆ’（ｘ）に対して単にわずかな操作加工をするだけでは例えば１ビットを反転する位のことだけでは本来許可されていない記録が可能になるということはない。記録を行うレコーダはサブコートにて新たなコード化テキストを記録し，上記コード化テキストは実際のカセット番号に属し，そして実際の（そして場合により変化された）阻止ビットに属するものである。」（５頁左下欄１６行～右下欄８行）イ前記アの記載事項によれば，甲１には，①従来の磁気テープカセットは，電子的メモリ装置，電子的接続素子，記録および再生装置による可制御手段を有し，その都度実際のテープ状態位置を記憶し，場合により，磁気テープカセット自体及び磁気テープに係る付加的な特性データを記憶していたが，付加的データは，例えばカセットの非可変の機械的又は磁気的特性のようなテープ又はカセット－パラメータを反映する固定データであり，当該データを変えたり，又は当該データにより「記録および／又は再生機能」に直接影響を及ぼしたり，阻止することはされなかったこと（前記ア(イ)），②「本発明」の基礎を成す課題は，磁気テープカセットを記録および再生装置内に装着した際，所定の記録担体ないし所定の磁気テープカセットと関連して「不都合な動作状態」（例えば，既に記録を有しているカセットにおけるオーバライト（上書き）や消去といった記録動作）又は「許容されない動作状態」（例えば，正当な権限のない者による再生動作）を確実に阻止し，所望の又は許容された動作状態を可能にすることにあること（前記ア(ウ)），③「本発明」は，上記課題を解決する手段として，磁気テープカセット用メモリ装置において，制御データを含んでおり，制御データによって「記録および／又は再生機器」の動作モードの選択的ブロッキングが可制御とする構成を採用したこと（前記ア(ア)及び(ウ)）の開示があることが認められる。
(3)相違点１の認定の誤りについて
原告は，本件審決が，本件明細書の記載事項によれば，本件発明１の構成要件Ｂの「テープカセットを識別するための管理情報」は，メモリと磁気テープに記録された情報（例えば，テープカセットのシリアルナンバ）が同一のものである場合のみ，磁気テープに対する再生や記録を行うことができるものであるが，引用発明１は，メモリと磁気テープとに同一の（識別する）情報が備えられるものではないから，構成要件Ｂに相当する構成（相違点１に係る本件発明１の構成）を備えていない旨認定したのは誤りである旨主張するので，以下において判断する。
アまず，本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）の記載中には，構成要件Ｂの「前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリ」にいう「管理情報」と同一の情報が磁気テープにおいても記憶されることを要する旨規定した記載はない。かえって，請求項６は，請求項５記載の記録媒体を発明の特定事項として引用した上で，「前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている」との要件（構成要件Ｅ）を付加し，請求項５記載の記録媒体のうち，「識別情報」がメモリと磁気テープの双方に記憶される構成のものに限定していることに照らすと，本件発明１の構成要件Ｂの「管理情報」には，メモリと磁気テープの双方に記憶される構成のもののみならず，メモリのみに記憶される構成のものが含まれると解するのが自然な解釈である。
次に，本件明細書の「発明の詳細な説明」には，「管理情報」の用語に関し，「リモートメモリチップ４には，テープカセットごとの製造情報やシリアル番号情報，テープの厚さや長さ，材質，各パーティションごとの記録データの使用履歴等に関連する情報，ユーザ情報等が記憶される。」，「なお，本明細書では上記リモートメモリチップ４に格納される各種情報は，主として磁気テープ３に対する記録／再生の各種管理のために用いられることから，これらを一括して『管理情報』とも言うことにする。」（【００１８】）との記載がある一方で，「管理情報」がメモリと磁気テープの双方に記憶されることを要する旨の記載はない。本件審決が指摘する本件明細書の記載事項は，請求項１に係る発明，請求項６に係る発明（本件発明２）などに関するものと認められる。


以上によれば，本件発明１の「メモリ」に記憶されている「前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報」（構成要件Ｂ）は，同一の情報が磁気テープに記憶されていることを要するものではないというべきである。イ(ア)甲１には，「第１のバイト中にはそれ自体公知の容量で，カセット自体，カセット型式，含まれている磁気テープ長又はテープカセットの型式例えばここでは（１６進法表示の場合Ｘ）ｘ３ｆが含まれている。」（３頁左下欄１行～４行）との記載（前記(2)ア(オ)）があり，「個人的ユーザにより最初に使用されたカセット」のメモリ内容を示す図２の「第１バイト」には，「ｘ３ｆ」の記載があることによれば，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」による発明）においては，「第１バイト」にカセット型式及び磁気テープ長に関する情報が記憶されていることが認められる。
そして，上記情報は，本件明細書の【００１８】で「磁気テープ３に対する記録／再生の各種管理のために用いられる管理情報」として例示された「テープカセットごとの製造情報」，「テープの長さ」に相当するものであって，「テープカセット」に対する「記録または再生を管理するための情報」であるといえる。
しかしながら，引用発明１のカセット型式及び磁気テープ長に関する情報は，「テープカセットを識別するための情報」には該当しない。また，図２には，シリアルナンバーなどの「テープカセットを識別するための情報」は記載されておらず，甲１全体をみても，「個人的に記録されたカセット」のメモリに「テープカセットを識別するための情報」が記憶されていることについての記載はない。
したがって，引用発明１は，メモリに「前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報」（構成要件Ｂ）に相当する構成を備えるものとは認められない。(イ)この点について原告は，甲１記載の「更なるブロッキング手法」は，「事前記録されたカセット」と同様に，「個人的に記録されたカセット」においても適用し得ること，引用発明１（「個人的に記録されたカセット」による発明）において，「更なるブロッキング手法」を採用することにより，「カセット番号」（シリアルナンバー）が，一方ではメモリ内に記録され，他方では磁気テープ上のサブコード中に記録され，メモリと磁気テープとに「テープカセットを識別するための管理情報」（構成要件Ｂ）である「カセット番号」の情報が記録され，両者が一致する場合にのみ再生がトリガされる制御を行うことができることの開示があることからすると，引用発明１は，メモリと磁気テープに「前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報」（構成要件Ｂ）に相当する構成を備えている旨主張する。
しかしながら，甲１の記載事項（前記(2)ア(エ)，(オ)，(キ)，図２，３）を総合すると，甲１には，①「第２バイト」の識別子により「次のメモリの領域」の分割が規定され，「個人的に記録されたカセット」の場合は，「次のメモリの領域」（第３バイト以降）は初期時間と終了時間と付加的に情報に対する複数のバイトからなる「データセット」の領域となるのに対し，「事前記録されたカセット」の場合は，「第２バイト」と「データセット」との間で「さらなる情報箇所」の領域が挿入されている点でメモリ領域の構成に差異があること，②「さらなる情報箇所」は「カセットが一義的に識別され得る連続番号」を有すること，③「事前記録されたカセット」のメモリ内容を示す図３には，「さらなる情報箇所」に相当する第３バイト及び第４バイトに「シリアルナンバー」が表示されていることの記載があることが認められる。
上記記載によれば，「個人的に記録されたカセット」のメモリ領域には，「シリアルナンバー」が記録される「さらなる情報箇所」の領域が存在しないものといえる。また，甲１全体をみても，「カセットが一義的に識別され得る連続番号」が「さらなる情報箇所」以外のメモリ領域に記録されることについての記載はない。
そうすると，仮に甲１にサブコードとの比較による「更なるブロッキング手法」が「事前記録されたカセット」の場合に限られない旨の開示があるとしても，「個人的に記録されたカセット」のメモリに「シリアルナンバー」を記録されるものと理解することはできない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。ウ前記ア及びイによれば，引用発明１は本件発明１の構成要件Ｂに相当する構成を備えているものとは認められないから，本件審決における相違点１の認定は，結論において誤りがない。
(4)小括
以上のとおり，本件審決における相違点１の認定に誤りはないから，その余の点について判断するまでもなく，本件発明１は，引用発明１と同一の発明であるとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。したがって，原告主張の取消事由１－１は理由がない。２取消事由１－２（引用発明２に基づく本件発明１の新規性の判断の誤り）に
ついて
(1)相違点の認定の誤りについて
原告は，本件審決が，引用発明２は，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に「用途識別情報」が記憶されている構成に相当する構成を備えていない点で，本件発明１と相違する旨認定したのは誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア本件発明１の「用途識別情報」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）には，「前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に「前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報」が記憶されていること（構成要件Ｃ），「管理情報」は「前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するため」の情報であること（構成要件Ｂ）の記載がある。上記記載から，本件発明１の用途識別情報は，「テープカセットに対応した用途」を示す情報であって，「管理情報」の１つであることを理解できる。そして，請求項１及び８に「制約なしの記録再生可能，追加記録または再生のみ可能，とする用途を含む前記管理情報の１つである用途識別情報」，請求項９に「前記用途識別情報」は，「制約なしに記録再生可能，再生専用，追加記録または再生のみ可能，排出待機状態に移行，のいずれかとされる請求項８記載の記録再生方法」との記載があることに照らすと，本件発明１の用途識別情報における「テープカセットに対応した用途」には，「制約なしに記録再生可能，再生専用，追加記録または再生のみ可能」が含まれるものと理解できる。


次に，本件明細書の「発明の詳細な説明」には，「本発明の記録媒体は，メモリ（ＭＩＣ）にテープカセットの用途を指示する用途識別情報が記憶されている。したがって，装填されたテープドライブ装置に対して当該記録媒体の用途を示すことができ，テープドライブ装置に対して前記用途に対応した動作を実行させるようにすることができるようになる。」（【００１５】），「図２１は本実施の形態における一例として，リモートメモリチップ４のフィールドＦＬ１１に格納される用途識別情報としてのウォームフラグについて説明する図である。この図には，用途番号「０」から「２」，及びその他の例が示されているが，テープストリーマドライブ１０ではこの用途番号に基づいて，記録，再生動作に制限を加えることになる。」（【０１１４】），「このようなウォームフラグの用途番号は，テープカセット１がテープストリーマドライブに装填されたときに，システムコントローラ１０の制御によって検出され，それ以降，用途番号に基づいてテープストリーマドライブの各種動作制御が行われる。」（【０１２１】）との記載がある。
以上の本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）の記載，請求項１，８及び９の記載並びに本件明細書の記載に鑑みると，本件発明１の「用途識別情報」は，テープドライブ装置に対して，テープカセットの用途に対応した記録動作又は再生動作の制御内容を示す情報であるものと解される。イ本件発明１の「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣
の意義について
(ア)本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）には，「前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には，前記テープカセットに対応した用途を示す，管理情報の１つである用途識別情報に記憶されている」（構成要件Ｃ）にいう「ユーザ」の範囲を規定した記載はない。
また，本件明細書の「発明の詳細な説明」においても，「ユーザ」の用語を定義した記載はなく，「ユーザ」の範囲を特定の者に限定したり，「ユーザ」の範囲から特定の者を除外する旨の記載もない。加えて，「ユーザ」あるいは「ユーザー」の語は，一般に「使用者。利用者。」を意味すること（広辞苑（第七版）），請求項５の文言によれば，本件発明１は，磁気テープが収納されたテープカセットと，テープカセットに備えられたメモリとを備えた記録媒体の発明であることに照らすと，本件発明１の「ユーザ」は，記録媒体であるテープカセットの使用者を意味し，カセットに記録する者及びカセットを再生する者の双方が含まれるものと解される。
(イ)次に，本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）には，「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域」にいう「改変」の意義を規定した記載はない。また，本件明細書の「発明の詳細な説明」においても，「改変」の用語を定義した記載はない。
加えて，「改変」の語は，一般に，「改めて違うものにすること。変改」を意味すること（広辞苑（第七版）），本件明細書には，本件発明１に関し，「磁気テープに記録されているデータの保守を目的」（【０００１】）とし，「前記用途識別情報は前記メモリにおいて読み出し専用とされる領域に記憶されているので，前記用途識別情報の内容を改変することによって記録媒体の用途を改変させないようにすることができる。」（【００１５】），「フィールドＦＬ１１に示されているウォームフラグ（ｗｏｒｍｆｌａｇ）は，テープカセット１の用途識別情報として，例えば「汎用」「ＷＯＲＭ」などを示す。」（【００７６】），「フィールドＦＬ１に格納されているデータの内容を改変することができないようにすることで，ウォームフラグを有効な情報とすることができるようになる。したがって，ウォームフラグを書き換えることによって例えば「ＷＯＲＭ」として記録されたデータの改変，消去などを行うこともできなくなり，予め設定されている用途のみで使用することが可能となる制約を実現することできる。」（【０１１３】）との記載があることに照らすと，構成要件Ｃは，「用途識別情報」がメモリに予め設定（記憶）された後に，その記憶された領域を読み出し専用領域とすることを当然の前提とし，当該領域に記憶された用途識別情報の内容をユーザによって「改変」（改めて違うものに）させないようにしたものと理解できる。
そして，本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）には，「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」を記録した主体について規定した記載はないこと，一方で，本件明細書には，「フィールドＦＬ１１（ウォームフラグ）」を「読み出し専用領域（ＲＯＭ領域）」とする方法について，テープカセットの製造時に「ライトプロテクトトップアドレス」及び「ライトプロテクトカウント」を設定する方法（【００７０】，【００７５】，図１３）のほかに，「リモートメモリチップ４の全記憶領域をＲＷＭ領域として構成し，フィールドＦＬ１を記憶する領域について」は「所要のパスワードに基づいた書きこみ処理以外は行うことができないようにする」方法（【０１１１】，図２０（ｃ）），「リモートメモリチップ４の初期状態として，ＲＷＭ領域のデータを全て「１」（又は「０」）とする。そして，書きこみ制御手段はＲＯＭ領域として扱う領域内の特定のアドレスにある特定のビットに着目し，このビットを例えばビットαとする」方法（【０１１２】）を用いてもよい旨の記載があることに照らすと，本件発明１の記録媒体を最初に使用するユーザが「用途識別情報」をメモリに設定（記憶）することができ，この場合も，本件発明１の実施態様に含まれるものと解される。
(ウ)ａこれに対し被告は，構成要件Ｃの「ユーザ」とは，「製造者等」（パスワードの設定者であるテープカートリッジの製造者又はこれと同視し得る特定者や，設定者からパスワードを知得した者のように，パスワードの設定者であるテープカートリッジの製造者の関与を受けた者）以外の者で，カセットを利用（記録又は再生）する者（最初に利用する者を含む。）をいう旨主張する。
しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件発明１の特許請求の範囲（請求項５）及び本件明細書のいずれにおいても，「ユーザ」の用語は，特に制限することなく，カセットを使用する者を意味するものとして用いられており，被告のいう「製造者等」以外の者に限定される旨の記載はないし，そもそも「製造者等」の意義について説明した記載もない。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。ｂまた，被告は，構成要件Ｃの「ユーザ」に「製造者等」は含まれないことを前提とした上で，構成要件Ｃの「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域｣とは，当該領域のデータをユーザが改変することができない領域を意味するものであり，ユーザが用途を設定，すなわち当該領域のデータを改変することを許容することは，「ユーザが改変することができない」との文言に反するなどとして，「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域」にいう「改変」には，ユーザが「用途識別情報」をメモリに設定することも含まれる旨主張する。


しかしながら，前記ａ認定のとおり，構成要件Ｃの「ユーザ」に「製造者等」は含まれないという前提自体に理由がなく，また，前記(イ)の認定のとおり，本件発明１の記録媒体を最初に使用するユーザが「用途識別情報」をメモリに設定（記録）することができ，この場合も，本件発明１の実施態様に含まれるものと解されるから，被告の上記主張は，採用することができない。
ウ引用発明２の「第２バイト」の情報の構成要件Ｃ該当性について(ア)甲１の記載事項（前記(2)ア(エ)ないし(カ)，図１ないし３）によれば，甲１には，「第２バイト」について，①「第２バイト中にはカセットの利用についての情報が記憶されている。当該情報はカセットの最初の使用の際１度可変できる。しかる後は上記情報も可変でなくなる」こと，②図１の「空らカセットの場合」（不使用のカセット空ら状態の場合）におけるメモリ装置のメモリ内容の実施例には第２バイトに「ｘ００」の識別子が，図２の「個人的なユーザより最初に使用されたカセット」の場合におけるメモリ装置のメモリ内容の実施例には第２バイトに「ｘ０１」の識別子が，図３の「事前記録されたカセット」（レンタル又は販売のため定められたカセット）の場合におけるメモリ装置のメモリ内容の実施例には第２バイトに「ｘｆｆ」の識別子が記憶されていること，③「空らカセットの場合」（不使用のカセット空ら状態の場合），「第２メモリ領域における識別によっては上記メモリ領域を１度最初の記録の際変更させ得る」ことが記載されているものと認められる。上記記載を総合すれば，甲１には，不使用の「空らカセット」を最初に使用する者は，「個人的に記録されたカセット」として利用する場合には，「第２バイト」に記憶されている「ｘ００」の識別子を「ｘ０１」に変更し，「事前記録されたカセット」（レンタル又は販売のため定められたカセット）として利用する場合には，「第２バイト」に記憶されている「ｘ００」の識別子を「ｘｆｆ」に変更し得ること，「ｘ０１」又は「ｘｆｆ」に一度変更された「第２バイト」の領域は読み出し専用の領域となり，「ｘ０１」又は「ｘｆｆ」の識別子を変更することができないことが開示されているものと認められる。
そうすると，引用発明２（「事前記録されたカセット」による発明）の「第２バイト」は，「ユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に該当するものと認められる。なお，「空らカセット」の「第２バイト」が可変領域であり，「第２バイト」に記憶されている「ｘ００」の識別子を最初に使用する者が変更することができることと，「ｘ０１」又は「ｘｆｆ」に一度変更された「第２バイト」の領域が読み出し専用の領域となることとは別個の事柄であり，前者の事実が後者の認定に影響を及ぼすものとはいえない。
(イ)原告は，本件審決が，引用発明２の第２バイトの情報（カセットの利用についての情報）は，構成要件Ｃの「用途識別情報」に相当するとはいえない旨認定したのは誤りである旨主張する。
そこで検討するに，甲１の記載事項（前記１(2)ア(ア)，(エ)ないし(ク)，図３）によれば，甲１には，①甲１記載の「磁気テープカセット用メモリ装置」は「制御データを含んでおり，該制御データによっては記録および／又は再生機器の動作モードの選択的ブロッキングが可制御であることを特徴とする」こと（請求の範囲１項），②「個人的に記録されたカセット」の場合，「第２のメモリ領域にてカセットが個人的使用のものであることが当該識別子により指示される場合次のメモリ領域の分割も規定」され，また，第２バイトの「次のメモリ領域」には，初期時間及び終了時間と「付加的に情報に対する複数のバイトからなるデータセット」が設けられていること，③「事前記録されたカセット」（レンタル又は販売のため定められたカセット）の場合，「メモリ内容」は（「個人的に記録されたカセット」の場合と比べて）「次の点で差異がある即ち，第一の２つのバイトと，後続のデータセット間でさらなる情報箇所が挿入されている点で差異がある。上記のさらなる情報箇所は例えば次のような連続番号を有し，即ち所定のプログラムで記録されたカセットが一義的に識別され得る連続番号を有し，さらなるメモリ箇所にて例えば再生許可状態（権限付け）のモードについての情報が含まれる」こと，④「第２バイト」に「事前記録されたカセットとしてマーキング表示されているカセットの場合」，「例えば基本的に再生のみをトリガし得るようにするとよく，それにより，不都合な消去が確実に阻止される」こと，⑤「そのようなカセットの盗難の危険を低減するため，利用権限のため設けられた箇所にて特別なエントリが必要とされ得る（再生装置の再生機能がトリガされるために）」こと，⑥「基本的にカセットの再生を相応のエントリにより許可することのみが可能であるのみでない。更に，再生のためのための所定の機能のみを許可することもできる」こと，⑦「事前記録されたカセットに対して典型的なエントリのほかに付加的に更に，ユーザによっては個人的に記録されたカセットの場合におけるように個々の再生ブロックを働かせ得る。カセットの返却がなされた後，そのようなブロックエントリは場合により暗証番号によりメモリ装置内に記憶され得る。但し上記ブロックエントリは返却後，又はチェックアウトにて新たな許可（付与）の際，全くブロック全体と共にメモリ装置から除去することが可能である」ことが記載されている。上記記載を総合すれば，甲１には，「事前記録されたカセット」の「第２バイト」（第２のメモリ領域）に記憶されている識別子によりカセットが「レンタル又は販売のため定められたカセット」であることが指示され，それに対応した用途として再生のみが可能となること（「基本的に再生のみをトリガし得るようにすること」），カセットの盗難の危険を低減するため，利用権限のため設けられた箇所（メモリ領域）の「特別なエントリ」によりカセットの再生を許可し得るようにすること，典型的なエントリのほかに付加的に更に，ユーザによっては個人的に記録されたカセットの場合におけるように「ブロックエントリ」により個々の再生ブロックを働かせ得ることが開示されているものと認められる。そうすると，引用発明２（「事前記録されたカセット」による発明）の「第２バイト」に記憶されている情報（「ｘｆｆ」）は，記録再生機器に対して，再生のみ可能というカセットの用途に対応した記録動作又は再生動作の制御内容を示す情報に相当するものといえるから，本件発明１の構成要件Ｃの「用途識別情報」に該当することが認められる。以上によれば，本件審決の上記認定は誤りである。


(ウ)この点について被告は，甲１には，「事前記録されたカセット」について，第２バイトの情報を参照し，「事前記録されたカセット」のメモリであると判断した場合には，第５バイトの値を参照し，これに対応する記録又は再生の動作の制御内容（「利用許可，本例：再生許可」又は「利用不許可，本例：再生不許可」のいずれかであり，前者であれば，記録が禁止された状態で再生が許可され，後者であれば，記録が禁止されるだけでなく再生も許可されないこととなる。）を決定することが記載されており，記録又は再生の動作の制御は，第２バイトではなく，第５バイトの情報によって行われているから，第２バイトの情報は用途識別情報に該当しない旨主張する。
しかしながら，甲１には，「事前記録されたカセット」のメモリ内容に関し，「さらなるメモリ箇所にて例えば再生許可状態（権限付け）のモードについての情報が含まれる。」（前記１(2)ア(オ)）との記載がある一方で，「事前記録されたカセット」のメモリ内容の実施例を示す図３の第５バイトの「利用許可，本例：再生許可」の識別子が，記録禁止をも意味する旨の記載はないことに照らすと，第５バイトは，再生許可を示すにとどまり，記録禁止（すなわち，「再生のみ可能」）の用途は，図３の第２バイトの「ｘｆｆ」によって示されていることが開示されているというべきである。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。(エ)前記(ア)ないし(ウ)によれば，引用発明２（「事前記録されたカセット」による発明）の「第２バイト」に記憶されている情報（「ｘｆｆ」）は，構成要件Ｃの「メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域」に記憶されている「用途識別情報」に該当するものと認められる。
したがって，引用発明２は本件発明１の構成要件Ｃに相当する構成を備えているものと認められるから，本件審決における相違点の認定には誤りがある。
(2)小括
以上によれば，本件発明１と引用発明２との間には相違点は存在せず，引用発明２は，本件発明１の全ての構成要件に相当する構成を備えるものであるから，本件発明１は引用発明２と同一の発明である。したがって，本件発明１は引用発明２と同一ではないとした本件審決の判断は誤りであるから，原告主張の取消事由１－２は理由がある。３取消事由２－１（引用発明１に基づく本件発明２の新規性の判断の誤り）に
ついて
原告は，本件審決は，本件発明２が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｅ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明１と同一の発明ではないのと同様に，本件発明２は引用発明１と同一の発明ではない旨判断したのは誤りである旨主張する。
しかしながら，本件発明１は引用発明１と同一の発明とはいえないことは，前記１のとおりであるから，本件発明１の全ての構成要件を備える本件発明２も，引用発明１と同一の発明であるとはいえない。
したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件審決の判断に誤りはないから，原告の上記主張（取消事由２－１）は理由がない。４取消事由２－２（引用発明２に基づく本件発明２の新規性の判断の誤り）に
ついて
原告は，本件審決は，本件発明２が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｅ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明２と同一の発明ではないのと同様に，本件発明２は引用発明２と同一の発明ではない旨判断したのは誤りである旨主張する。
そこで検討するに，本件発明１は引用発明２と同一の発明であることは，前記２のとおりである。
また，甲１には，引用発明２（「事前記録されたカセット」による発明）において，「更なるブロッキング手法」を採用することにより，「カセット番号」（テープカセットのシリアルナンバ）が，一方ではメモリ内に記録され，他方では磁気テープ上のサブコード中に記録され，両者が一致する場合にのみ「再生ブロック」が解除され，再生動作が行われる制御ができることが開示されているから（前記１(2)ア(ケ)，(シ)），引用発明２は，「前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている」との構成（構成要件Ｅ）に相当する構成を備えているものと認められる。以上によれば，引用発明２は本件発明２の全ての構成要件に相当する構成を備えているものと認められるから，本件発明２と引用発明２は同一の発明である。
したがって，本件発明２は引用発明２と同一の発明ではないとした本件審決の判断は誤りであるから，原告の上記主張（取消事由２－２）は理由がある。５取消事由３－１（引用発明１に基づく本件発明３の新規性の判断の誤り）に
ついて
原告は，本件審決は，本件発明３が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｇ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明１と同一の発明ではないのと同様に，本件発明３は引用発明１と同一の発明ではない旨判断したのは誤りである旨主張する。
しかしながら，本件発明１は引用発明１と同一の発明とはいえないことは，前記１のとおりであるから，本件発明１の全ての構成要件を備える本件発明３も，引用発明１と同一の発明であるとはいえない。
したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件審決の判断に誤りはないから，原告の上記主張（取消事由３－１）は理由がない。６取消事由３－２（引用発明２に基づく本件発明３の新規性の判断の誤り）に
ついて
原告は，本件審決は，本件発明３が，本件発明１の全ての構成要件を備え，更に他の構成要件（構成要件Ｇ）を備えたものであるから，本件発明１が引用発明２と同一の発明ではないのと同様に，本件発明３は引用発明２と同一の発明ではない旨判断したのは誤りである旨主張する。
(1)構成要件Ｇについて
本件発明１は引用発明２と同一の発明であることは，前記２のとおりである。


平成２９年９月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年(ワ)第１４１３１号特許権侵害行為差止請求事件
口頭弁論終結日平成２９年６月２２日
判        決
原        告          レオファーマ    アクティーゼルスカブ同訴訟代理人弁護士             城   山   康   文
同                  山内真之
同                  後   藤   直   之同訴訟代理人弁理士             小野   誠同                  川   嵜   洋   祐被        告         中外製   薬株式   会社被        告         マルホ   株式会   社被告ら訴訟代理人弁護士           尾崎英男同                   佐々    木              郁同                  石    井    奈    沙
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告らは，別紙被告物件目録記載の製剤（以下「被告物件」という。）を生産，使用，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
２被告らは，被告物件を廃棄せよ。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「医薬組成物」とする特許権を有する原告が，被告らにおいて被告物件を製造及び販売しようとしているところ，これらの行為は上記特許権を侵害するものであると主張して，被告らに対し，①特許法１００条１項に基づき，被告物件の生産，使用，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを，②同条２項に基づき，被告物件の廃棄を，それぞれ求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いがない事実及び証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者
ア原告は，医薬品製造，販売，輸出業務に従事する，デンマーク法に準拠して設立された法人である。
イ被告中外製薬株式会社（以下「被告中外製薬」という。）は，医薬品の製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。
ウ被告マルホ株式会社（以下「被告マルホ」という。）は，医薬品の製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。
⑵原告の特許権
原告は，次の特許（以下「本件特許」といい，これに係る明細書を「本件明細書」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。なお，本件特許出願は，平成１２年１月２７日に出願された（優先権主張平成１１年４月２３日，デンマーク王国）原出願（特願２０００－６１３４４１）からの分割出願（特願２００８－１９１１８２）の分割出願（特願２０１３－１４０９８）の分割出願（特願２０１５－９０１０５）として平成２７年４月２７日に出願されたものである。
ア特許番号    第５８８６９９９号
イ発明の名称    医薬組成物
ウ出願日    平成２７年４月２７日
エ優先日    平成１１年４月２３日（以下「本件優先日」という。）
オ登録日    平成２８年２月１９日
⑶特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１ないし４，１１及び１２の記載は，次のとおりである（以下，各請求項記載の発明を，請求項の番号に従い「本件発明１」などといい，これらを併せて「本件各発明」と総称する。）。なお，請求項１２については，本件特許に係る訂正審判事件（訂正２０１６－３９０１３４）における平成２９年１月３０日付け審決（以下「本件訂正審決」という。）の確定により訂正された後のものである。
ア請求項１
ヒトまたは他の哺乳動物において乾癬を処置するための皮膚用の非水性医薬組成物であって，マキサカルシトールからなる第１の薬理学的活性成分Ａ，およびベタメタゾンまたは薬学的に受容可能なそのエステルからなる第２の薬理学的活性成分Ｂ，ならびに少なくとも１つの薬学的に受容可能なキャリア，溶媒または希釈剤を含む，医薬組成物。
イ請求項２
単相組成物の形態である，請求項１に記載の組成物。
ウ請求項３
軟膏である，請求項２に記載の組成物。
エ請求項４
軟膏が，白色ワセリン，パラフィンオイル，ポリエチレンおよび流動パラフィン，または微晶質ワックスのような基剤を含む，請求項３に記載の組成物
オ請求項１１
ヒトの乾癬を処置するための，請求項１～１０のいずれか１項に記載の組
成物
カ請求項１２
医学的有効量で１日１回局所適用される，請求項１１に記載の組成物
⑷本件各発明の構成要件
本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ」のようにいう。）。
ア本件発明１の構成要件
Ａヒトまたは他の哺乳動物において
Ｂ乾癬を処置するための
Ｃ皮膚用の
Ｄ非水性医薬組成物であって，
Ｅマキサカルシトールからなる第１の薬理学的活性成分Ａ，およびＦベタメタゾンまたは薬学的に受容可能なそのエステルからなる第２の
薬理学的活性成分Ｂ，ならびに
Ｇ少なくとも１つの薬学的に受容可能なキャリア，溶媒または希釈剤を含
む，
Ｈ医薬組成物。
イ本件発明２の構成要件
Ｉ単相組成物の形態である，
Ｊ請求項１に記載の組成物
ウ本件発明３の構成要件
Ｋ軟膏である，
Ｌ請求項２に記載の組成物
エ本件発明４の構成要件
Ｍ軟膏が，白色ワセリン，パラフィンオイル，ポリエチレンおよび流動パラフィン，または微晶質ワックスのような基剤を含む，
Ｎ請求項３に記載の組成物
オ本件発明１１の構成要件
Ｏヒトの乾癬を処置するための，
Ｐ請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物
カ本件発明１２の構成要件
Ｑ’医学的有効量で１日１回局所適用される，
Ｒ請求項１１に記載の組成物
(5)被告らの行為
被告らは，被告物件を共同開発し，被告中外製薬は，平成２７年５月２５日，被告物件について，厚生労働大臣に対し，製造販売承認申請を行い，平成２８年３月２８日，製造販売承認を得た。
被告中外製薬は，被告物件の製造販売元であり，被告マルホは，被告物件の販売会社である。
⑹被告物件の構成及び構成要件充足性


被告物件は，本件各発明の構成要件を充足する。
なお，被告物件の構成について，原告は，別紙被告物件説明書記載のとおりであるとし，被告は，上記記載のうち，①被告物件の効能・効果は「尋常性乾癬」であり，「乾癬」全般ではなく，②被告物件の添加物の成分が正確に記載されていないとし，その余の構成は認める。
(7)本件訂正審決の内容
本件訂正審決は，本件発明１２と乙１５（「合成活性型VitaminD3，1α，24-hydroxycholecalciferol外用剤による乾癬の治療」皮膚科紀要８４巻３号（１９８９年））記載の発明（以下「乙１５発明」という。）を対比し，両者の相違点を次のとおり認定した（以下，単に「相違点１」などという。）上で，相違点３について当業者が容易に想到できたものとはいえない旨判断した。
ア相違点１
本件発明１２はビタミンＤ３類似体である第１の薬理学的活性成分Ａとしてマキサカルシトールを含有しているのに対して，乙１５発明は1α，24-hydroxycholecalciferol（タカルシトールと同義）を含有している点。
イ相違点２
本件発明１２は非水性医薬組成物であるのに対し，乙１５発明は非水性組成物であるか定かではない点。
ウ相違点３
本件発明１２は医学的有効量で１日１回局所適用されるものであるのに対し，乙１５発明は医学的有効量で１日２回局所適用されるものである点。
２争点
本件特許の無効理由の有無であり，具体的には，次のとおりである。(1)無効理由１（特許法１７条の２第３項違反）の有無(2)無効理由２（特許法２９条２項違反）の有無
３争点に関する当事者の主張
(1)無効理由１（特許法１７条の２第３項違反）の有無について
《被告らの主張》
原告は，本件特許出願につき，平成２８年１月１８日付け手続補正で「ヒトまたは他の哺乳動物において乾癬を処置するための皮膚用の非水性医薬組成物」と下線部分を追加する補正により医薬品組成物の用途の限定を加えたが，これは，原出願の当初明細書及び本件特許出願の当初明細書の各記載事項の範囲内の補正ではなく，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反している。したがって，本件特許の請求項１並びにこれに従属する請求項２，３，４，１１，１２は，いずれも特許法１２３条１項１号により無効とされるべきものである。ア本件特許出願の原出願（特願２０００－６１３４４１）の出願当初の特許請求の範囲における請求項１は以下のとおりである。
「【請求項１】
皮膚用の医薬組成物であって，少なくとも１つのビタミンＤまたはビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，および少なくとも１つのコルチコステロイドからなる第２の薬理学的活性成分Ｂを含む，医薬組成物。」
原出願当初明細書に記載されている発明は，当初の請求項１が示すように，ビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，およびコルチコステロイドからなる第２の薬理学的活性成分Ｂを含む，皮膚用の医薬組成物の発明であり，上記２種類の活性成分を含むことが特徴で，特定のビタミンＤ類似体に乾癬治療効果があることの発見は原出願当初明細書に記載されていない。
原出願当初明細書に「乾癬および関連皮膚障害」の記載があるのは，当初の請求項１の発明の医薬組成物に上記２種類の活性成分が含まれていることによって，単成分の組成物よりも治療上の効果があることを説明するためである。発明に係る上記医薬組成物の効果（２種類の成分の同時適用による効果）を説明する上で，治療の対象となる皮膚疾患の言及が必要である。その効果は，特定の皮膚障害の治療効果ではなく，上記医薬組成物に上記第１の活性成分Ａと，第２の活性成分Ｂが含まれ，同時に適用されることによる治療上の効果，すなわち，治療における患者の便宜や，副作用の緩和等である。したがって，原出願当初明細書で「乾癬および関連皮膚障害」の処置を記載しているのは，特定の活性成分による新規な治療用途の発見の記載ではなく，実験によるサポートを必要としない。
イこれに対し，本件補正は，マキサカルシトールとベタメタゾンを含む医薬組成物の用途が乾癬治療剤であることを発明の特徴とする意図でなされたもので，本件明細書に記載された発明とは全く異なる発明に変質させるものである。
本件特許出願における平成２７年５月１９日付手続補正書による補正後の請求項１の記載は次のとおりであり（乙１０），原出願当初明細書の記載の範囲内であった。
「ヒトまたは他の哺乳動物の皮膚用の非水性医薬組成物であって，マキサカルシトールからなる第1の薬理学的活性成分Ａ，およびベタメタゾンまたは薬学的に受容可能なそのエステルからなる第２の薬理学的活性成分Ｂ，ならびに少なくとも１つの薬学的に受容可能なキャリア，溶媒または希釈剤を含む，医薬組成物。」
しかし，平成２７年１１月１９日付（起案日）拒絶理由通知（乙１１）を受けて，原告（出願人）は，平成２８年１月１８日付手続補正（乙１２）を行い，特許請求の範囲に「乾癬を処置するため」という文言を追加した。この補正文言は，形式的には，原出願当初明細書に記載されている「乾癬および関連皮膚障害処置」と同じであるが，その実際の内容は全く異なる。そのことは，原告が同日付意見書（乙１３）で，上記補正により，マキサカルシトールとベタメタゾンを含む医薬組成物の用途を限定したと述べ，この補正によって，進歩性欠如の拒絶理由が解消されると主張していることから明らかである。
すなわち，原告は，同意見書で，「本願発明にしたがってマキサカルシトールとベタメタゾンを同時使用すると，単独使用した場合との比較において，乾癬に関与するT細胞によるサイトカインIL-17A，IL-22，TNF-αの分泌を相乗的に抑制することができる。この効果は，資料１として添付する実験報告書（平成２７年１１月２日付早期審査に関する事情説明書に資料１として添付したものと同じ）において確認される。」と述べている。つまり，原告は，補正に係る発明について，２成分の同時使用の特徴だけでなく，乾癬に関与する細胞の試験に基づく，乾癬治療の用途発明の特徴が含まれていると述べているのである。


そもそも，原出願日から１５年も後にこのような実験報告書を提出しても，原出願当初明細書の記載を補えるはずもないことは明らかである。しかし，原告のこのような意見書は，乙１２の手続補正が，原出願明細書と同じ「乾癬を処置する」という文言を用いていても，その意味において，原出願当初明細書の記載内容とまったく異なっていることを明らかに示すものである。なぜなら，上記のとおり，原出願当初明細書では，実験をすることなく，ビタミンＤ類似体とコルチコステロイドの２成分を含む医薬組成物が，「乾癬および関連皮膚障害処置」における患者の便宜や，単成分の場合と比較しての副作用の緩和等の効果を奏することを記載しているに過ぎないのに対し，上記意見書は，「乾癬に関与するT細胞によるサイトカインIL-17A，IL-22，TNF-αの分泌」の実験を示して，補正に係る発明を「乾癬を処置するため」の用途に限定し，この補正事項によって，進歩性欠如の拒絶理由を解消すると主張しているからである。このように実験に基づいて追加された「乾癬を処置するため」という文言に託された意味内容は，原出願当初明細書に記載されている「乾癬および関連皮膚障害処置」の意味内容と全く異なることは明らかである。
したがって，本件補正の「乾癬を処置するため」が，原出願当初明細書の記載事項の範囲内でないことは，乙１３の意見書の記載から明らかである。ウなお，上記意見書（乙１３）では，原告は，上記補正について，「請求項１において，明細書段落０００６に基づき，医薬組成物の用途を『乾癬を処置するため』と限定した」と述べている。段落【０００６】の記載は次のとおりである。
「本発明の課題は，乾癬および爪疾患を含む他の炎症性皮膚疾患を処置するための２成分または多成分投薬計画の不都合を改善する皮膚用の医薬組成物を提供することにある。前記組成物の提供により，乾癬患者の大多数，特に非遵守者群（遵守者群よりも乾癬自己評価重症度が高く，若年で，発症年齢が若い）の生活の質を実質的に改善し得る。」
本件特許の当初明細書は，原出願の当初明細書と実質上同じであるから，段落【０００６】に記載の「本発明」は原出願の当初の請求項１の医薬組成物の発明を意味する。この医薬組成物は，ビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，およびコルチコステロイドからなる第２の薬理学的活性成分Ｂを含む，皮膚用の医薬組成物である。段落【０００６】の「本発明の課題」の記載は，段落【０００２】～【０００５】の，カルシポトリオールの従来技術の課題をベースに記載されているので，「乾癬患者」の生活の質を改善することが記載されているが，段落【０００６】の「本発明の課題」のポイントは「皮膚疾患を処置するための２成分または多成分投薬計画の不都合を改善する」ことにあり，段落【０００６】は，原出願当初明細書の，広い範囲のビタミンＤ類似体およびコルチコステロイドを成分とする医薬組成物が乾癬治療効果を有することを記載しているのではない。エなお，原告は，マキサカルシトールとベタメタゾンを活性成分として含む本件各発明の医薬組成物について，ヒト及び哺乳動物における「乾癬を処置するため」の医薬組成物は，具体的には段落【００１９】に記載があるとする。
しかし，段落【００１９】は，原出願当初明細書の段落【００１９】と同じであるが，「本発明」は同段落に明記されているとおり「少なくとも１つのビタミンＤまたはビタミンＤ類似体および少なくとも１つのコルチコステロイドを含」む医薬組成物の発明である。同段落では，単独で使用されたいずれの薬理学的活性成分よりも皮膚疾患の処置において高い有効性を示すことを記載しているが，それは医薬組成物がビタミンＤ類似体とコルチコステロイドの２成分を含むことによる効果として記載されているものである。同段落では，その皮膚疾患を「ヒトおよび他の哺乳動物における乾癬および他の炎症性皮膚疾患」と表現している。しかし，原出願当初明細書には，カルシポトリオールとベタメタゾンを含む実施例の医薬組成物以外の医薬組成物に関しては，実験データの記載はなく，段落【００１９】の「乾癬」の記載も実験データによってサポートされているものではない。これに対して，平成２８年１月１８日付手続補正及び意見書では，本件各発明の「乾癬を処置するため」の補正文言は，マキサカルシトールとベタメタゾン（及びそのエステル）を活性成分として含む医薬組成物の発明について，用途を「乾癬を処置するため」に限定したので，進歩性欠如の拒絶理由を解消すると主張しているのであり，段落【００１９】の記載は，そのような補正の根拠となるものではない。
《原告の主張》
ビタミンＤ類似体及びステロイド剤並びに両者を含有する医薬組成物が，乾癬を処置するための医薬組成物として扱われていることは，原出願及び本件特許の各当初明細書の全体を通じて明らかであるから，本件特許の平成２８年１月１８日付手続補正における「乾癬を処置するため」との用途限定は，新規事項の追加には当たらず，特許法１７条の２第３項の補正要件の違反はない。ア本件特許の当初明細書（乙９）は，請求項１「皮膚用の医薬組成物であって，少なくとも１つのビタミンＤまたはビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，および少なくとも１つのコルチコステロイドからなる第２の薬理学的活性成分Ｂを含む，医薬組成物。」のもと，請求項３及び４においてマキサカルシトールをビタミンＤ類似体の１つとして記載し，請求項５において，「前記ビタミンＤ類似体は，ヒトおよび他の哺乳動物の乾癬および関連皮膚障害に有効である，請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。」と，乾癬を処置する用途を明確に記載している。さらに，請求項１６において，「ヒトおよび他の哺乳動物の乾癬および関連皮膚障害処置において，前記成分ＡまたはＢの一方のみを含む任意の組成物を使用した場合に達成される効果よりも高い効果を示す，請求項１～１５のいずれか１項に記載の組成物。」として，ビタミンＤ類似体とコルチコステロイド（以下「ステロイド剤」ともいう。）の双方を含む乾癬を処置する用途の医薬組成物が記載されている。
本件特許の当初明細書には，「乾癬および爪疾患を含む他の炎症性」という記載がある（乙９段落【０００６】）。すなわち，原出願当初明細書の段落【０００６】には，「乾癬および爪疾患を含む他の炎症性皮膚疾患を処置するための２成分または多成分投与計画の不都合を改善する」と記載されているのである。本件特許の当初明細書が，乾癬を処置することを用途とした医薬組成物を記載していることは明らかである。


したがって，本件特許の審査過程における「乾癬を処置するため」との用途限定の補正は，本件特許の当初明細書に明示的に記載された事項を付加する補正であるから，新規事項を追加する補正には当たらず，適法な補正である。
イ本件特許の原出願である特願２０００－６１３４４１の当初明細書（乙１４）にも，本件特許の当初明細書と同様の記載がある。すなわち，請求項１「皮膚用の医薬組成物であって，少なくとも１つのビタミンＤまたはビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，および少なくとも１つのコルチコステロイドからなる第２の薬理学的活性成分Ｂを含む，医薬組成物。」のもと，請求項３及び４においてマキサカルシトールをビタミンＤ類似体の１つとして記載し，請求項５において，「前記ビタミンＤ類似体は，ヒトおよび他の哺乳動物の乾癬および関連皮膚障害に有効である，請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。」と，乾癬を処置する用途を明確に記載している。
さらに，請求項１６において，「ヒトおよび他の哺乳動物の乾癬および関連皮膚障害処置において，前記成分ＡまたはＢの一方のみを含む任意の組成物を使用した場合に達成される効果よりも高い効果を示す，請求項１～１５のいずれか１項に記載の組成物。」として，ビタミンＤ類似体とステロイド剤の双方を含む乾癬を処置する用途の医薬組成物が記載されている。したがって，本件特許の審査過程における「乾癬を処置するため」との用途限定の補正は，原出願の当初明細書に明示的に記載された事項を付加する補正でもあるから，本件特許の出願は，適法な分割出願として，原出願の時にしたものとみなされる。
(2)無効理由２（特許法２９条２項違反）の有無について
《被告らの主張》
本件発明１ないし４，１１は，乙１５発明に，乙１６，１７記載の発明（以下「乙１６発明」などという。）を組み合わせて，また，本件発明１２は，これらに加えて，乙２４，２５記載の発明（以下「乙２４発明」などという。）を組み合わせて，本件優先日当時の当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は，特許法２９条２項，同１２３条１項２号の規定により，特許無効審判手続により無効とされるべきものである。したがって，原告は，本件特許権を被告らに対して行使できない。
なお，本件の請求原因は，本件発明１ないし４，１１及び１２に基づくところ，本件特許に係る請求項１１は請求項１ないし４の従属項であり，請求項１２は請求項１１の従属項であるから，本件発明１２に進歩性欠如の無効理由が存在することを示せば，無効理由２の主張として十分であるため，以下では，本件発明１２についての無効理由２を主張する。
ア乙１５について
乙１５（「合成活性型VitaminD3，1α，24-hydroxycholecalciferol   外用剤による乾癬の治療」皮膚科紀要８４巻３号（１９８９年））は，本件優先日（平成１１年４月２３日）より前に刊行された（平成元年９月６日大阪大学図書館受入）論文である。
乙１５は，ビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，およびコルチコステロイドからなる第２の薬理学的活性成分Ｂを含む医薬組成物の発明を記載している。すなわち，乙１５では，ビタミンＤ類似体はタカルシトールであり，コルチコステロイドは，ベタメタゾン吉草酸エステルである。乙１５では，タカルシトールの軟膏（2μｇ／ｇ濃度のＴＶ－０２軟膏）とベタメタゾンエステルの軟膏（0.12％ＢＭＶ軟膏）を等量混合して作製した軟膏（ＴＶ－０２・ＢＭＶ）を試験に供している。
乙１５においては，乾癬の治療剤であるベタメタゾン軟膏とタカルシトール軟膏を同時に塗布することによる相乗効果の検討のために，上記の混合軟膏（ＴＶ－０２・ＢＭＶ）を作製し，試験している。その結果，混合軟膏では各成分の濃度が半分になっているが，ＢＭＶ軟膏単独塗布の効果に匹敵し，かつ，相乗効果として，ＴＶ－０２軟膏単純塗布における遅効性が改善され，また，濃度が半分になることからステロイドの副作用を軽減できることが記載されている。
すなわち，乙１５には，乾癬治療剤としてのベタメタゾン軟膏とタカルシトール軟膏を混合した組成物により，乾癬治療効果を維持しながら，タカルシトールの治療効果の遅効性を改善し，ステロイドであるベタメタゾンの副作用を軽減するという効果が得られることが記載されている。
イ本件発明１２と乙１５発明の対比
本件発明１２と乙１５発明は，相違点１（本件発明１２はビタミンＤ３類似体である第１の薬理学的活性成分Ａとしてマキサカルシトールを含有しているのに対して，乙１５発明は1α，24-dihydroxycholecalciferol（タカルシトールと同義）を含有している点。）及び相違点３（本件発明１２は医学的有効量で１日１回局所適用されるものであるのに対し，乙１５発明は医学的有効量で１日２回局所適用されるものである点。）で相違し，他の構成は一致する。
なお，乙１５は，タカルシトール軟膏とベタメタゾン軟膏の混合物が非水性であることを実質的に開示しているから，本件訂正審決が認定した相違点２（本件発明１２は非水性医薬組成物であるのに対し，乙１５発明は非水性組成物であるか定かではない点。）は誤りである。
ウ相違点１について
(ア)乙１６（「ＯＣＴのウサギにおける経皮投与による胚・胎児発生への影響に関する試験」薬理と治療(JpnPharmacolTher)   Vol.27Supplement‘99177-183頁）は，本件優先日より前の平成１１年３月３０日に頒布された刊行物であり，被告中外製薬のマキサカルシトール軟膏の臨床治験薬の動物実験の結果について記載されている。そして，乙１６には，乾癬治療剤として，エタノール及びMiglyol（中鎖脂肪酸トリグリセライド）を加えた白色ワセリンを基剤とするマキサカルシトールの軟膏が開示されている。


(イ)乙１７(「Novel   topicalvitaminD3   analogueforpsoriasis.」Br.J.Dermatol.(139，Suppl.   51，56，1998)）は，本件優先日前に刊行された（平成１０年８月５日東邦大学医学部図書館受入）BritishJournalofDermatology（英国皮膚科学雑誌）に掲載された，１９９８年（平成１０年）７月７－１１日開催の英国皮膚科学会の学会報告の抄録で，被告中外製薬のマキサカルシトール軟膏の，第Ⅱ相の二重盲検無作為化左右比較，濃度反応性臨床試験の結果を報告するものである。そして，乙１７は，ＯＣＴが，カルシポトリオール及びタカルシトールと比べてインビトロにおけるケラチノサイトの増殖抑制効果が約１０倍高いこと，１日１回のＯＣＴ軟膏の処方が尋常性乾癬の治療に効果的であり，その効果が１日１回のカルシポトリオールよりも高いことを開示しているといえる。
(ウ)上記のとおり，本件優先日当時，乾癬治療剤としてマキサカルシトール軟膏は乙１６，１７の公知文献に記載されていた。したがって，当業者が，乙１５のタカルシトール軟膏に代えて，乙１６，１７のマキサカルシトール軟膏を用いて，ベタメタゾン軟膏と混合した，乾癬を処置するための非水性医薬組成物の発明を想到することは容易である。なぜならば，マキサカルシトールも，タカルシトールと同じくビタミンＤ類似体であり，乙１６，１７が示すように乾癬治療効果を有する。したがって，乙１５，１６，１７に接する当業者は，マキサカルシトール軟膏とベタメタゾン軟膏を混合した軟膏によっても，乙１５に記載された，乾癬治療効果を維持しながら，マキサカルシトールの遅効性の改善と，ベタメタゾンによる副作用の軽減の効果が得られることを予想できるからである。乙１５で言及されているタカルシトール軟膏単独塗布の遅効性は，軟膏を塗布してから乾癬治療効果が現れるまでに時間を要することであり，その原因はビタミンＤ類似体の作用（細胞の分化誘導能）の現れ方にある。したがって，タカルシトールと同様，マキサカルシトールにおいても遅効性が予想されるが，効果が現れるまでに時間を要さない（すなわち即効性のある）ベタメタゾンの軟膏との混合軟膏による同時適用で，遅効性の問題が改善されることは乙１５から予想される。また，タカルシトール軟膏に代えて，マキサカルシトール軟膏をベタメタゾン軟膏との混合に用いる場合でも，混合軟膏中のベタメタゾンの濃度が半分になるから，ステロイドによる副作用の軽減効果は，同じく現れることが予想できる。(エ)マキサカルシトール軟膏とベタメタゾン軟膏の混合軟膏について，特段の阻害事由は存在しない。すなわち，乙１５には，タカルシトールの軟膏（2μｇ／ｇ濃度のＴＶ－０２軟膏）とベタメタゾンエステルの軟膏（0.12％ＢＭＶ軟膏）を等量混合して作製した軟膏（ＴＶ－０２・ＢＭＶ）を試験に供し，表２，表３には，１４ないし２８日の期間にわたって試験を行ったことが記載されている。したがって，乙１５の混合軟膏の安定性に特段の問題がないことは明らかである。また，乙１５のタカルシトール軟膏を乙１６，１７のマキサカルシトール軟膏で置換して，ベタメタゾン軟膏と混合しても，その成分に鑑みて，特に混合を妨げる阻害事由は存在しない。
(オ)したがって，乙１５に記載されている，タカルシトールの非水性軟膏とベタメタゾンエステルの非水性軟膏を混合した非水性医薬組成物の発明を主引用発明として，乙１６，１７に記載されているマキサカルシトールの非水性軟膏を副引用発明とし，乙１５のタカルシトールの非水性軟膏を乙１６，１７のマキサカルシトール非水性軟膏で置換することにより，相違点１は容易に想到することができる。
エ相違点２について
前記のとおり，本件訂正審決の相違点２の認定は誤りであるが，仮に相違点２が存在するとしても，乙１６，１７を参照して，マキサカルシトールとベタメタゾンを含む乾癬治療の医薬組成物を想到する当業者が，当該医薬組成物を非水性とすることに困難はない。
相違点２は，乙１５のタカルシトールとベタメタゾンを含む医薬組成物が，水性（クリーム）であるとするものではなく，非水性であることが記載されていないことによる相違点である。そして，本件優先日当時，市販されていたベタメタゾン吉草酸を有効成分とする軟膏のうち，最も一般的に使用されていたリンデロン－Ｖ軟膏及びベトネベート軟膏の基剤はいずれも流動パラフィンと白色ワセリンから成る油脂性基剤であった（乙４，乙２２）。また，乙１６には，承認前の非臨床試験において被告中外製薬が使用していたマキサカルシトール軟膏が白色ワセリンを基剤とする，非水性の油脂性基剤であることが記載されている。
以上によると，本件優先日当時の当業者が，乙１５，乙１６，乙１７に基づいて，マキサカルシトールとベタメタゾンを含む乾癬治療用の医薬組成物を想到するにあたって，当該医薬組成物の基剤を非水性の油脂性基剤とすることに何の困難もない。
オ相違点３について
(ア)相違点３に係る構成は，容易に想到できるものである。すなわち，本件優先日当時，販売されていた典型的な市販の0.12％ベタメタゾン吉草酸（エステル）軟膏であるリンデロン－Ｖ軟膏及びベトネベート軟膏の１日の適用回数は，いずれも，「１～数回」とされていた（乙４，乙２２）。すなわち，ベタメタゾン軟膏は，患者の症状によって１日複数回塗布されることもあるが，基本的に１日１回塗布される薬剤である。一方，乙１５において用いられた２μｇ／ｇタカルシトール軟膏（ＴＶ－０２軟膏）は，当時帝人が開発中で，後に市販されたボンアルファ軟膏と同じ１日２回塗布がなされた（甲９）。乙１５では，ＴＶ－０２軟膏の治療効果の研究を目的とし，その一部として，ＴＶ－０２軟膏とステロイド剤軟膏との等量混合物（Ｄ３＋ＢＭＶ混合物）の治療効果の実験が行われているので，帝人が開発中のタカルシトール軟膏と同じ１日２回塗布が選択されたと考えられる。


しかし，本件優先日前において，タカルシトール軟膏が１日１回の用法で乾癬処置に使用されることも公知であった。すなわち，１９９８～１９９９年（平成１０～１１年）版の英国製薬工業協会編集医薬品集（乙２４）には，タカルシトール（水和物）を有効成分として含む軟膏（販売名：CURATODERMOINTMENT4μｇ／ｇ）が１日１回の用法にて１９９６年（平成８年）１月に承認され，製造販売されていたことが記載されている。乙２５（CurrentExperiencewith   TacalcitolOintmentin   theTreatmentofPsoriasis）は，本件優先日前の１９９８年（平成１０年）に刊行された文献であり，タカルシトール軟膏（CURATODERMOINTMENT4μｇ／ｇ）の１日１回の処置の有効性及び安全性を調査するために実施された市販後調査における臨床試験の結果を開示している。したがって，本件優先日当時の当業者は，タカルシトール軟膏について，１日２回の適用だけでなく，１日１回の適用も治療効果および患者のコンプライアンスの観点から選択しうることを知っていた。
一方，マキサカルシトール軟膏については，乙１７は，被告中外製薬のマキサカルシトール軟膏の，第Ⅱ相の二重盲検無作為化左右比較，濃度反応性臨床試験の結果を報告するものであるところ，乙１７には「本研究は，１日１回のマキサカルシトール軟膏が，尋常性乾癬の管理に効果的であり，２５μｇ／ｇで最大の効果を示すことを明らかにした」と明記されている。なお，被告中外製薬が実際に本件優先日後に製品化したマキサカルシトール軟膏（オキサロール軟膏）の用法・用量は，「通常１日２回適量を患部に塗擦する。なお，症状により適宜回数を減じる。」とされている（乙３）。以上によれば，当業者は，本件優先日当時，ベタメタゾン吉草酸（エステル）もマキサカルシトールも，乾癬の治療のために１日１回の処置でその治療効果を発揮しうることを認識していた。したがって，当業者には，乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物において１日２回塗布がされているからといって，マキサカルシトールとベタメタゾンを含む医薬組成物の適用を１日２回としなければならないと考える理由は全く存在しない。１日１回とするか，１日２回とするかは，当業者が各活性成分の濃度や患者の症状を考慮して，適宜設定できる用法・用量の選択である。本件発明１２において，１日１回の用法を選択したことによって，公知技術から容易に想到される発明が，想到困難な，進歩性のある発明になるものではない。なお，原告は，「乙１５は，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物を１日２回適用した結果，タカルシトールを１日２回適用した結果と比較して，何ら優れた乾癬治療効果が見られなかったことを示している」と主張し，これを前提に，「この知見に触れた当業者が，適用回数をあえて１日１回に減らして，ビタミンＤ及びベタメタゾンを含む乾癬治療用の製剤を得る動機づけは全く存しない」と主張する。
しかし，前述のとおり，乙１５にはＤ３＋ＢＭＶ混合物の実験データは表３に記載され，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物と「ＢＭＶ＋Petrol」あるいは「ＢＭＶ」の比較がされている（原告のいうタカルシトールとの比較ではない。）。そして，「ＴＶ－０２軟膏とステロイド軟膏との等量混合による治療は各々の濃度を半分に下げることにはなるが   ，その   効果は   ０．１   ２％betamethasone軟膏単独塗布の効果に匹敵するものであるだけではなく，ＴＶ－０２軟膏単独塗布の遅効性も混合することによって改善することができた」とＤ３＋ＢＭＶ混合物の優れた効果が記載されている。乙１５におけるＤ３＋ＢＭＶ混合物の１日２回の処置回数は，実験結果の比較のために，２μｇ／ｇタカルシトール軟膏（ＴＶ－０２軟膏）の定められた用法である１日２回の処置回数と同条件にしていると解される。しかし，乙１５のタカルシトールを乙１７のマキサカルシトールで置換する場合，既存の薬剤との比較実験を目的とした条件設定を行う必要はなく，その濃度も適宜設定可能である。有効成分濃度の設定によって，１日１回の用法が可能で，患者のコンプライアンスにとっても良好であることは，乙２４及び２５に記載の４μｇ／ｇタカルシトール軟膏の用法から当業者にとって明らかである。したがって，マキサカルシトールとベタメタゾンを含有する医薬組成物の用法の設定において，乙１５の１日２回に拘束される理由はなく，１日１回の用法も適宜選択可能である。
(イ)相違点３に係る効果についても，本件明細書には，１日１回の適用による効果について，特に１日２回の適用との比較における記載はない。「ビタミンＤ及びベタメタゾンを含む医薬組成物を１日１回適用する場合」と「ビタミンＤを含む製剤及びベタメタゾンを含む製剤を交互に１日２回適用する場合」を比べた乾癬治療効果は，実験によって初めて認識されうることであるが，本件明細書には，マキサカルシトールとベタメタゾンの組み合わせについて，上記の効果の比較を確認する実験結果は記載されていない。
また，本件発明１２の「１日１回」は，両成分を含む合剤の１日１回適用と，各成分の単剤を交互に１日２回適用との比較実験で導き出されるものでもない。本件発明１２は，合剤を１日１回適用するか，１日２回適用するかの選択である。本件発明１２は，単に「１日１回または２回局所適用される」から「１日１回局所適用される」を選択的に限定したに過ぎない。
これに対して，前述のように，乙１５と乙１７の公知技術においても，マキサカルシトールとベタメタゾンを含有する組成物について，１日２回適用でなければならないとする必然性はない。また，１日１回の適用により「患者の適用遵守が期待され」ることは，乙２５の記載によるまでもなく，当業者にとって周知事項である。したがって，医薬組成物の用法として，１日１回適用も１日２回適用も適宜選択しうる。
《原告の主張》
本件発明１２と乙１５発明とを対比すると相違点１ないし３が存在するところ，各相違点に係る本件発明１２の構成について，当業者が乙１５発明から容易に想到できたということはできない。
ア乙１５について