ウ「個性心理学」の語は，甲２６１～２７３として提出された書籍等に加え，乙３及び乙４の辞書においても紹介され，さらには，乙５及び甲４２０のように，近年発行され，公衆の閲覧に付されている辞書類においても継続して説明がされているのであり，仮に，本件審決において引用された証拠のいくつかの発行時期が古いものであるとしても，そのことのみをもって「個性心理学」が心理学の一分野の学問の普通名称であるという事実は否定されない。これらの証拠は，「個性心理学」が広く一般に頒布される複数の辞書や書籍において，過去から現在に至るまで継続して，心理学の一分野の学問として紹介，説明されてきたことを示すものである。
(2)原告は，心理学の分野で用いられる用語を説明する辞書において「個性心理学」の説明が見当たらないとし，これを理由に，「個性心理学」が（学問の）普通名称とはいえないと主張するが，当該主張に関連して原告が提出する証拠（甲２１３～２２９）は，いずれも一般大衆向けに発行，頒布されている資料ではない。本件において「個性心理学（個性心理學）」の標章が心理学の一分野の学問の普通名称であるか否か，又は，学問の普通名称であると理解されるか否かについては，本件商標並びに引用商標１及び２が使用されていると原告が主張する役務並びに引用商標１の指定商品及び役務の需要者である一般大衆を基準に判断されるべきである。「個性心理学」の語は，広く一般大衆向けに頒布され，参照されている辞書類において，過去から現在に至るまで，継続して心理学の一分野の学問として明確に説明されてきたのであって，仮に一部の専門書において「個性心理学」の項目が設けられていないとしても，そのことのみをもって「個性心理学」の語が心理学の一分野の学問の普通名称であることや，一般大衆をして「個性心理学」の語を心理学の一分野の学問の普通名称であると理解するに止まることは否定されない。(3)仮に，心理学の一分野の既存の学問としての「個性心理学（個性心理學）」それ自体を知らない者がいたとしても，一般大衆において，これを心理学の一分野の学問の普通名称であると理解する。なぜなら，人は，これまで目にしたことのない語に接した場合，当該用語を構成する各文字が既知のものであれば，既知の構成文字の意味に着目した上で，語全体の意味を看取，理解するのが通常であるところ，「個性心理学（個性心理學）」の構成文字のうち，「個性」の語は「個人に具わり，他の人とは違う，その個人にしかない性格・性質」を意味する一般的な語であり（甲２６６），一方，「心理学（心理學）」は「人の心の働き，もしくは人や動物の行動を研究する学問」の普通名称であって（甲２７４），いずれの語も，我が国の一般大衆において，前記の意味をもって広く知られ日常的に用いられている語であるから，これらの文字を組み合わせた「個性心理学（個性心理學）」の語に接した者は，そこから「人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問」のような意味を自然かつ直ちに理解し，その理解に基づき，「個性心理学（個性心理學）」の語を，心理学の一分野の学問の普通名称であると理解するからである。特に，心理学はその研究分野が多岐に及び，また，各研究分野の名称には共通して「○○心理学」という名称が使用され，かつ○○の部分には，研究の対象となる分野を簡潔に説明，記述する語を付加して使用されているという実情がある（例えば，「社会心理学」，「認知心理学」，「文化心理学」など。）。このような実情に鑑みると，「個性心理学（個性心理學）」の文字を目にした者は，これを，研究分野が多岐にわたる心理学の一分野の学問の普通名称，すなわち，これを，人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問の普通名称であるとごく自然に理解するというべきである。(4)以上のとおり，「個性心理学（個性心理學）」の語が心理学の一分野の学問の名称（普通名称）であるとの本件審決における判断は合理的なものであり，原告が主張する取消事由１は理由がない。
２取消事由２（引用商標１及び２の周知性の認定の誤り）について(1)引用商標１及び２が原告の主張する商品又は役務の識別標識として周知に至るには，その前提として，原告が，業としてこれらの商品又は役務の提供等を行い，かつ，これらの商品又は役務の提供等に際し，自他商品等識別のための表示として，引用商標１及び２を使用してきたことが必要である。しかしながら，これらの点についての主張立証は十分でない。
ア原告の業務
原告が提供する「占い」とは，少なくとも，外形上は，人間個人に備わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問，又は，「個人差を扱う心理学。ないしは，個人差を研究対象とする心理学」（学問としての「個性心理学（個性心理學）」）を基礎とした占いとして理解されるものであり，原告の業務に係る「占いに関する知識の教授」も，当該占いに関する知識の教授といえる（以下，このような学問としての個性心理学〔個性心理學〕を基礎とした占いや，当該占いに関する知識の教授をもって「原告業務」という。）。
一方，原告業務以外の「占い」，「知識の教授」については，原告がこれらの役務を業として提供しているかは明らかでない。
また，「印刷物」，「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品及び役務に関しては，原告が業としてこれらの商品又は役務の提供を行っているかどうかすら不明である（「印刷物」に関し，原告が提出するテキスト〔甲６～９，４３２～４３５〕は，専ら講座，すなわち，一般的には知識の教授の役務の用に供する物であって，独立して商取引の対象となる法上の商品ではない。また，カレンダー，手帳，ハンドブック〔甲１６４～１６８，１７２，１７３，１７５，１７７〕については，監修者又は著作者として「個性心理學研究所」の表示がされているにすぎず，原告が業としてこれらを販売等してきたかは客観的に明らかではない。さらに，原告が提出するレポート〔甲４３６～４３８〕についても，原告は，飽くまで「個性診断」の結果をレポート形式で販売しているにすぎず，これをもって原告が「印刷物」を業として提供してきたことにはならない。「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても，原告が提出する証拠の多く〔例えば，甲１４，１５８，１７４，１７６，１８０，１８１，１８５〕は，他人の企画又は開催に係るセミナーや講演等に原告が関わったこと又は原告が自己の業務（原告業務）の広告宣伝を目的として行った講演等を示すにすぎず，原告が，業として，他人のために行う労務又は便益としての「セミナーの企画・運営又は開催」の役務を提供してきたことを証明するものではない。）。
イ自他商品・役務識別性


前記アのとおり，原告が業として行っているのは，少なくとも外形上判断する限りにおいては，飽くまでも学問としての「個性心理学（個性心理學）」を基礎とした占いや，当該占いに関する知識の教授である。一方，「個性心理学（個性心理學）」とは，「個人差を扱う心理学。ないしは，個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称である。そうすると，「個性心理学（個性心理學）」の語は，少なくとも，原告業務に係る役務については，これらの役務の質又は特徴を説明，記述するものにすぎず，また，一般大衆もそのように認識するにとどまる。したがって，原告業務に関連し，物理的に「個性心理学（個性心理學）」の標章が表示されることがあっても，これを目にした者は，「個性心理学（個性心理學）」の語を，原告業務に係る占いや知識の教授といった役務の質又は内容を説明，記述する語としてしか認識し得ず，当該標章を原告業務に係る何らかの商品又は役務の自他商品等識別標識として理解することはない。
また，「印刷物」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品又は役務については，前記アのとおり，そもそも原告が業としてこれらの商品又は役務に係る事業を行ってきたことすら明らかではないが，「個性心理学」が心理学の一分野の学問の名称であり，「個人差を扱う心理学。ないしは，個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称であるところ，これらの商品又は役務が，当該学問に関連するものである以上は，「個性心理学（個性心理學）」の標章は，同様に，これらの商品又は役務の自他商品等識別標識とはなり得ない。
(2)引用商標１及び２の非周知性
引用商標１及び２は，原告の主張する「印刷物」，「知識の教授」，「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品及び役務はもとより，「占い」の役務についても，原告の商標として使用され，周知に至っているとはいえない。ア原告が提出した各証拠において表示されている標章は，その大半が「個性心理學」，「個性心理学研究所」又は「個性心理學研究所」であり，引用商標１と実質的に同一の「個性心理学」それ自体が表示されている証拠は，ごく僅かである。
「個性心理学（學）研究所」の標章は，その構成文字の一体性から全体として一つの法人（団体）を表す語として認識されるものであり，これが特定の商品又は役務の出所表示として機能する場面があったとしても，取引者又は需用者に出所表示として認識されるのは，「個性心理学（學）研究所」という構成全体をもってのみである。「個性心理学（學）研究所」の標章からは，「『個人差を扱う，ないしは個人差を研究対象とする心理学』，又は，人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」というまとまった観念も生じる。そのため，ここから，あえて「個性心理学（學）」の部分を分離，抽出し，商品又は役務の出所表示として理解する者はいない。少なくとも原告業務に係る役務との関係では，「個性心理学（學）」の語の識別力は，ないか極めて弱いのであり，仮に「研究所」の語の識別力が弱いとしても「研究所」の語のみが捨象されることはない。
「学」の文字の新旧字体の相違も，無視できるほどの軽微な差異とはいえない。略字体の「学」が標準書体として日常生活で使用され始めてから歴史が長いことに鑑みると，特に若年層の需要者にとっては，旧字体の「學」を目にしたことすらない者がいてもおかしくない。原告が引用商標１及び２の周知性を示す証拠として提出した証拠の大半が，若年層（若い女性）向けの雑誌記事である点を考慮すると，原告の業務に係る商品又は役務の需要者には若年層の需要者も多く含まれると推察される。また，原告自身，その業務を行うに際し，日常生活で馴染みのない旧字体の標章「個性心理學」を意図的に選択して使用している。「個性心理学（學）」の語が，特に原告業務に係る商品又は役務との関係においては識別力が極めて弱い語であることに鑑みると，取引者及び需要者は，「學」の文字の上部にある「メ」の部分をハートマークに置き換えた特徴的な外観を有する「學」の旧字体部分により注意を惹かれ，その外観的な特徴をもって標章を認識，理解すると考えるのが自然であり，「學」の文字の上部にある「メ」の部分がハートマークに置き換えられた標章は，このような独創性を欠く引用商標２や，これに加えて新字体の「学」の文字を使用した引用商標１とは，外観において区別が可能な非類似の商標である。また，「學」の文字の上部にある「メ」の部分をハートマークに置き換えた標章が表示されているのは四つの証拠のみであり，原告の主張する役務の出所表示として使用されているものではない。イ甲６～１８６，２０５及び２０６における「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の各標章は，①監修者として標章が記載されているにすぎないもの，②テキスト，書籍，雑誌，新聞，放送番組，ウェブサイト，ソフトウェア，講演，講座等の内容表示として用いられているにすぎないもの，③占いの質の表示にすぎないもの，④原告又は関係者の肩書や説明等の一部に表示されているにすぎないもの，⑤雑誌や新聞等の記事の一部に記載されているにすぎないもの，⑥その他原告主張の商品又は役務との具体的関連性をもって使用されていないものが大半を占め，原告の業務に係る特定の商品又は役務との具体的関連性をもって，これらの出所表示として明確に把握できる態様で使用されているものはない。したがって，これらにおける標章の使用をもって，原告が，自身の業務に係る「知識の教授」や「セミナーの企画・運営又は開催」の役務をはじめ，その他いかなる商品又は役務との関係においても「個性心理学（學）」の標章を商標として使用していたということにはならない。
また，これらの証拠の中には，「動物占い」，「マスコット占い」，「動物キャラナビ」など，他に出所表示となり得る商標が顕著な態様で使用されている。ウ原告が主張する講座の開講，受講生の数，テキストの配布数，アドバイザーの数，認定講師及び認定カウンセラーの数，支所・支局の存在と活動内容，ソフトウェアによる占いの提供，レポートの販売数，著書の数と販売数等を客観的に証明する証拠は提出されていない。また，原告の提出する新聞，雑誌記事からは，原告が「占い」に関する何らかの事業を行っているようであることがうかがえるのみであるし，原告の主張するメディア出演についても，当該番組において，引用商標１又は２がどのように紹介され，告知されたか不明である。さらに，原告の主張する外部の企業や団体と共に行ったイベントや関連商品の販売等についても，その来場人数や原告の事業との直接的な結びつき，関連商品の小売店舗の運営期間等は，不明である。


エ原告が「個性心理学（學）」や「個性心理學（学）研究所」の標章の使用に当たり「Ⓡ」マークを使用していたとしても，我が国の一般大衆が，これを直ちに登録商標の表示であると認識できるとは限らない。仮にこれを認識できたとしても，このような表示の使用が，引用商標１又は２の周知性に寄与することはない。３取消事由３（本件商標の商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）について
(1)本件商標と引用商標１及び３の非類似性
ア(ｱ)本件商標は，「ＩＳＤ個性心理学協会」の文字を，標準文字で同書・同大・同間隔で一連に書してなるものであり，各構成文字の外観上の一体性は極めて高い。「協会」の語は，「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」（甲２７４）の意で広く一般に知られている語であるところ，需要者が商品や役務の選択や識別を行う際に，その出所たる法人・団体がどのような組織形態や性質を有し，法律上どのような性質を有する者であるかは，重要な判断要素の一つであるから，本件商標に接した者は，各構成文字の外観上の一体性も相まって，本件商標を構成全体をもって看取し，全体として団体（法人）の名称を表す一体不可分の商標として認識するというべきである。「ＩＳＤ」の部分は，被告の代表理事であるＣが独自に考案した造語（InstituteofSelf   Discovery＝自己発見の協会）の頭文字をとったものであって，本件商標の指定商品・役務の質や特徴等を説明，記述する語でなく，本来的に強い識別力を有するものであり，被告の長年の継続使用により，構成文字全体をもって，被告の業務に係る商品・役務の出所識別標識として需要者に識別されるに至っている。これに対し，「個性心理学」の部分は，前記１のとおり，心理学の学問の一分野の普通名称であり，原告の業務に係る特定の商品又は役務との具体的関連性をもって使用され，周知に至っているという事実はない。(ｲ)引用商標３の各構成要素が外観上まとまりよく表されていること，引用商標３からはまとまった一連の観念が生じること，さらには，上記のとおり，商品や役務の出所がどのような種別の法人（団体）であるかは需要者が商品及び役務の選択をする際に重要な判断要素の一となるため法人（団体）名を表す商標については，構成全体をもって出所表示として理解されるのが通常であることを勘案すると，引用商標３の構成中，「研究所」の部分を捨象し，本件商標との類否判断を行うことは合理的とはいえない。
イ外観
(ｱ)本件商標と引用商標１は，書体，欧文字の有無，構成文字数に顕著な差異が存在し，また，本件商標においては，欧文字が冒頭に存在することにより，看者はこれを必ず認識するものであり，極めて強い印象を看者に与えるものであるから，本件商標と引用商標１は，外観において明確に相違する。(ｲ)本件商標が「ＩＳＤ個性心理学協会」の文字を横一列に配した文字のみからなる標章であるのに対し，引用商標３は，丸みを帯びた書体で段分けされた文字とハート型図形を組み合わせ，さらに，各構成要素の組合せ全体が正方形状となるよう，文字と図形とを上下３段に横幅を揃えてバランス良く配した標章であり，構成文字数の差という点においても顕著に異なり，また，本件商標においては，欧文字が冒頭に存在することにより，看者はこれを必ず認識するものであり，極めて強い印象を看者に与えるものであるから，これらは外観において明確に相違する。
ウ称呼
(ｱ)ａ本件商標から生じる「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の一連の称呼は，引用商標１の構成文字に相応する「コセイシンリガク」の称呼とは，構成音数において明確に相違するほか，「ＩＳＤ個性心理学」の標章を称呼する際に一番先に称呼される「アイエスディー」という音の差異をもってはっきりと聴別できるから，本件商標と引用商標１は，呼称も類似しない。ｂ本件商標から生じる称呼は上記のとおりであるが，引用商標３から生じる称呼は，「コセイシンリガクケンキュウジョ」の一連の称呼のみであり，構成音数において明確に相違するほか，「ＩＳＤ個性心理学」の標章を称呼する際に一番先に称呼される「アイエスディー」という音の差異をもってはっきりと聴別できるから，本件商標と引用商標３は，称呼も類似しない。(ｲ)原告は，「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の１８音の称呼は冗長である旨主張するが，「ＩＳＤ個性心理学」の標章から生じる「アイエスディーコセイシンリガク」の称呼は全１４音と一息で十分称呼できる長さであり，これをさらに省略して称呼する必要性はない。仮にこれを冗長と感じる者がいたとしても，識別標識ではない「個性心理学」の文字部分のみをあえて分離抽出したうえで「コセイシンリガク」と称呼し，この称呼のみをもって商品や役務の選択・取引を行うと考えるのは不自然である。
エ観念
(ｱ)ａ本件商標からは，「ＩＳＤ個性心理学協会という法人（団体）名」との観念が生じる。一方，引用商標１からは，「『個人差を扱う，ないしは個人差を研究する心理学』，又は，人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問」との観念のみが生じるから，本件商標と引用商標１とは，観念においても明確に区別可能な非類似の標章である。ｂ引用商標３からは，「『個人差を扱う，ないしは個人差を研究対象とする心理学』，又は，人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」というまとまった観念が生じるところ，このような観念は，本件商標から生じる上記の観念と何ら共通性がないから，本件商標と引用商標３は，観念上も相紛れるおそれのない非類似の商標である。(ｲ)原告は，本件商標からは，「個性心理学」を扱う「協会」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念も生じるところ，引用商標３からも，「個性心理学」を扱う「研究所」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念を生じる旨主張するが，そもそも，「協会」はある目的のため会員が協力して設立・維持する会という意味で，「研究所」は研究などを行う組織・施設という意味で，それぞれ一般に広く知られ用いられている語であり，我が国の一般大衆にとって，これらの語句が全く異なる意味合いを有するものであることは周知の事実である。したがって，本件商標と引用商標３は，「協会」と「研究所」という全く別異の意味からなる団体の組織形態・性質を表す語が付加されているという点においても観念上明確に区別できるというべきであり，両者が，単なる「団体」として観念上混同されることはありえない。


(2)指定商品・役務の非類似性
商標法において「役務」とは，「他人のために行う労務又は便益であって，独立して商取引の目的たりうべきもの」をいう。これを前提に，各指定役務の性質を検討すると，「技芸・スポーツ又は知識の教授」とは，教養，趣味，遊芸，スポーツ，学習等の指導を行う教習所，学校教育法で定める学校及び自動車教習所，理容学校，洋裁学校等の各種学校が，他人に対し技芸・スポーツ又は知識を教授し又は教育するサービスを指すと考えられる。一方，「セミナーの企画・運営又は開催」とは，他人のためにセミナーを企画・運営又は開催する者が，セミナーの企画・運営又は開催という労務について対価を得ることを目的とした役務であると考えるのが自然である。このように解した場合，これらの役務は，少なくとも，その提供の目的・手段及び役務の提供者が異なるほか，前者は知識や技芸の習得を希望する者が主たる需要者であるのに対して，後者は，セミナーの開催を希望する個人，企業や団体等が主たる需要者となるため，需要者の範囲も一致しないこととなる。したがって，これらの指定役務は類似しない。特許庁の「類似商品・役務審査基準」においても，これらの指定役務は類似しないものとされている。
仮に，「セミナーの企画・運営又は開催」の役務に，自らが特定の話題について講演することを目的として，他人（講演の聴講者）のためにセミナーを開催するという労務が含まれると解釈しても，特許庁の「類似商品・役務審査基準」において「技芸・スポーツ又は知識の教授」と「セミナーの企画・運営又は開催」とが非類似の役務として取り扱われており，役務の目的及び提供者並びに需要者が異なることは変わらないのであり，両役務の類似性は肯定されない。したがって，本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供，人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供，人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」と引用商標１の指定役務である「セミナーの企画・運営または開催」とは非類似の役務である。
(3)小括
以上のとおり，本件商標は商標法４条１項１１号に該当しない。４取消事由４（本件商標の商標法４条１項１０号該当性の判断の誤り）について
(1)引用商標１及び２の非周知性
引用商標１及び２が，原告の業務に係る商品の「印刷物」や役務の「知識の教授」，「セミナーの企画・運営または開催」又は「占い」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていないことは，前記２のとおりであり，引用商標１及び２は，「他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」（商標法４条１項１０号）に該当しない。
(2)本件商標と引用商標１及び２の非類似性
本件商標と引用商標１の非類似性については，前記３のとおりである。本件商標は，引用商標２とも類似しない。すなわち，本件商標は，引用商標２とは構成文字数のみならず書体においても明確に相違し，看者に対し，別異の印象を与える外観非類似の標章である。また，本件商標から生じる「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の称呼も，引用商標２から生じる「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼とは，構成音数の相違等から明確に聴別可能な非類似の称呼である。加えて，本件商標からは「ＩＳＤ個性心理学協会という法人（団体）名」というまとまった観念が生じる一方，引用商標２からは，「『個人差を扱う，ないしは個人差を研究対象とする心理学』，又は，人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」との一連の観念のみが生じるため，これらは観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)商品及び役務の非類似性
原告は，引用商標１及び２が「印刷物」，「知識の教授」，「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」の商品・役務について使用され，需要者の間に広く認識されるに至っているとの前提の下，本件商標の指定商品・役務のうち，第１６類「印刷物」，第４１類「技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供，人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供，人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第４５類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供，人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供」は，それぞれ，引用商標１及び２が使用されている商品及び役務である，「印刷物」，「知識の教授」，「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」と，互いに同一又は類似の関係にあると主張する。
しかし，前記のとおり，原告がこれらの商品・役務のいずれにおいても，引用商標１及び２を，商標，すなわち，自他商品等識別標識として使用してきた事実はなく，また，これらの商品又は役務分野において引用商標１及び２が周知に至っているという事実もない。
したがって，商標法４条１項１０号における商品及び役務の類似性については，そもそも前提を欠く。
(4)小括
以上のとおり，本件商標は商標法４条１項１０号に該当しない。５取消事由５（本件商標の商標法４条１項１５号該当性の判断の誤り）について引用商標１の「個性心理学」又は引用商標２における「個性心理學」の語を目にしたとき，これを原告の「創造標章」として認識，理解する者はいない。また，引用商標１及び２が，原告の主張する「印刷物」，「知識の教授」，「セミナーの企画・運営または開催」又は「占い」の各商品・役務をはじめ，その他のいかなる商品又は役務の分野においても，原告の出所表示又は自他商品等識別標識として周知に至っている事実はなく，本件商標と引用商標１及び２とは非類似である。
さらに，原告が原告業務以外の「印刷物」，「知識の教授」，「セミナーの企画・運営または開催」，「占い」を業として提供等しているかどうかは明らかではなく，これらのいずれの商品・役務についても，引用商標１及び２が商標として使用されている事実はないし，また，第４１類「電子出版物の提供」，「人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供」，「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）」，「人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）」という役務は，原告が引用商標１及び２の周知性を主張する商品・役務とは，その用途や目的のみならず，需要者や取引者も明確に相違する非類似の役務であり，何ら関連性がない。


仮に，引用商標２について原告の営業標識として機能する場合があるとしても，引用商標２は，原告の所属先を説明する目的で付記的に表示されているにすぎず，特定の商品又は役務の識別標識として需要者に認識し得る態様で使用されているとはいえないし，また，引用商標２とは外観，称呼及び観念において別異の標章である引用商標１が，原告の営業表示として用いられてきたということにはならない。以上に鑑みると，本件商標が，その指定商品及び役務について使用されても，原告の業務との間に狭義の混同はもとより広義の混同も生じるおそれはなく，本件商標は商標法４条１項１５号には該当しない。
６取消事由６（本件商標の商標法４条１項１９号該当性の判断の誤り）について
(1)原告と被告との関係
原告と被告の代表理事であるＣは，いずれも，遅くとも平成７年頃，第三者を通じ，Ｄが昭和４６年に創設し，提唱した学問である「個性學」という共通の学問を学んでいた。
原告とＣは，いずれも，平成７年頃から，「個性學」に関する講座やセミナーの開催といった業務を行う株式会社オピニオンの講師として活躍していたが，その後，いずれも，株式会社オピニオンの事業から外れ，原告は平成９年に株式会社ノアを，Ｃは株式会社アークコーポレーションを設立し，活動していた。Ｃが設立した株式会社アークコーポレーションは，原告の事業に代理店として参画することになった。その後，Ｃは，原告との事業の方向性や考え方の違いが生じたことに加え，原告から一方的に代理店関係を解消されたため，原告の事業から離れることになった。したがって，Ｃが原告の下で個性心理学を学んだという関係にはなく，Ｃが原告の許可に基づき個性心理学研究所の京都支所を設立した事実はなく，同所内でトラブルを起こしたため，事業から離れることとなったという事実はない。また，各人の個性を誕生年月日によって１２動物に分け，さらに，合計６０種類の動物キャラクターに細分化して個性を分析する手法は，第三者考案の学問「個性學」を起源とするものであり，原告が独自に考案したものとはいえない。被告が本件商標を採択し使用するに当たり，原告の同意を得る必要はない。
(2)本件商標の使用態様
「占い」を学問的性質を有しない純然たる「占い」と理解する限り，被告は，「占いについての知識の教授」又は「占いについてのセミナーの企画・運営又は開催」を業として提供しておらず，当該役務について本件商標を使用していない。被告の考案した「ＩＳＤ個性心理学」は，人間の個性（個人の性格や考え方）に関するデータを統計，分類して分析，検証することにより，人間個人に具わった性格や性質に着目し，人の心の働きや行動を研究する学問であり，データや科学的根拠に基づかない純然たる占いとは明確に相違する。
(3)訴訟
原告は，被告らに対して商標権侵害差止等請求訴訟を提起した旨主張するが，当該訴訟は本件事件とは目的，対象を異にする別個の事案であり，未だ決着しておらず，当該訴訟において原告の主張が認められたわけではない。
(4)不正の目的
本件商標と引用商標１及び２とは明確に区別可能な非類似の商標であり，本件商標の構成の一部にある「個性心理学」の語は，被告が教授等する学問である「ＩＳＤ個性心理学」の内容又は性質を需要者にわかりやすく説明する意図で採用したものであり，引用商標１及び２との間で混同を生じさせたり，フリーライドし，かつ，引用商標１及び２の出所識別機能を希釈させるという不正の目的をもって，本件商標を採択したのではない。
また，引用商標１及び２が周知性を欠き，本件商標と引用商標１及び２が明確に区別可能な非類似の標章であることを勘案すると，被告による本件商標の使用により，原告の財産的利益や信用が損なわれることも，引用商標１及び２の出所識別機能が希釈化することも，不可能であり，仮に引用商標１及び２に何らかの信用や名声が化体するとしても，被告がこれにフリーライドし，不正の利益を受けることも不可能である。
(5)小括
以上のとおり，引用商標１及び２は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において我が国の取引者，需要者の間で広く認識され周知になっていたということはできず，また，本件商標は，引用商標１及び２のいずれとも類似しない。加えて，被告による本件商標の採択及び使用には，何ら「不正の目的」はない。したがって，本件商標は商標法４条１項１９号には該当しない。７取消事由７（本件商標の商標法４条１項７号該当性の判断の誤り）について商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと規定しているところ，同号は，本来，商標を構成する標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に，そのような商標について登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である。
もっとも，商標を指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し，又は社会の一般的道徳観念に反する場合も同号の適用対象とされている。しかしながら，本件商標は，標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するものでないばかりでなく，本件商標をその指定商品，役務について使用した場合に，これが社会公共の利益に反したり，又は，社会の一般的道徳観念に反したりするという事情も存在しない。


原告は，本件商標が原告の引用商標１及び２に類似し，かつ，被告が引用商標１又は２にフリーライドし，出所表示機能を希釈化させ，原告の（潜在的）顧客を奪っている旨主張するが，これらは原告の主観的な主張にすぎない。公益保護を目的とした規定である商標法４条１項７号を私的領域にまで拡大解釈し，商標登録を無効にすることは，商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので，許されない。また，「個性心理学」は，心理学の一分野の学問の普通名称であり，特に原告が引用商標１及び２が周知であると主張する商品・役務との関係では本来的に識別機能を欠き，独占不適応な語である。被告は，「ＩＳＤ個性心理学」という学問の性質を説明し，需要者にわかりやすく伝える目的で，本件商標の構成中に「個性心理学」の語を採用したにすぎず，「個性心理学」のみによっては商品，役務の識別をすることが不可能であるため，強い識別力を発揮する「ＩＳＤ」の商標を付加し，本件商標及び「ＩＳＤ個性心理学」又は「一般社団法人ＩＳＤ個性心理学協会」の各商標を採用，使用している。被告は，少なくとも，「ＩＳＤ個性心理学」は平成１０年から，「ＩＳＤ個性心理学協会」は平成１３年から，現在に至るまで，被告の業務に係る各種商品，役務の出所表示として全国的規模で継続して使用してきたのであり，平成２３年に任意団体であった「ＩＳＤ個性心理学協会」を一般社団法人化したことに伴い，同名称を法的に保護する目的で本件商標の登録出願を行ったにすぎず，その行為自体，何ら社会的相当性を欠くものでも，公正な取引秩序を乱すものでもない。以上のとおり，本件商標は，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ではないから，本件商標は，商標法４条１項７号には該当しない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（「個性心理学（學）」の語が普通名称であるとの認定の誤り）
について
(1)後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。ア心理学は，人間及び動物の心や行動を組織的に研究する学問であり，その研究領域には，認知（感覚，知覚），学習，記憶，思考，言語，欲求，感情，知能，性格，発達，社会的行動，異常行動などがある。また，心理学の知見や法則を実生活の問題解決に利用しようとする心理学を応用心理学といい，例えば，教育心理学，臨床心理学，犯罪心理学，産業心理学，経営心理学，政治心理学，家庭心理学，体育心理学，芸術心理学，宗教心理学などがある（甲２１９）。イ「個性心理学」に関しては，「日本大学文理学部心理学科」のウェブページに次の記載がある（甲２７２）。
「日本大学文理学部心理学科の創設者・渡辺徹先生は明治１６年福島県に生まれ，同４３年に東京帝国大学文学部哲学科を卒業，大正３年から日大で講義を始められた。大正９年に日本大学教授となり，同１３年に私学では最初（東大・京大・東北大に次いで日本では４番目）の心理学専攻課程を日大に創設された。」「先生はわが国におけるパーソナリティの心理学の開拓者である。心理学科の創設当初（大正１３年）から没年（昭和３２年）に至るまで，『個性心理学』という名で独創的な講義をされた。」
ウ渡辺徹については，フリー百科事典ウィキペディアに，「日本の心理学者で，日本におけるパーソナリティ心理学（人格心理学）の開拓者。…没年に至るまで，『個性心理学』という名で独創的な講義をした。」との解説が記載されている（乙７）。
エ学術論文において「個性心理学」という語が記載されているものとしては，次のものが挙げられる。
(ｱ)古賀行義「チャーレス・スピアマン―その人物と業績―」心理學研究第２０巻第１号５８頁～６１頁（昭和２４年頃）には，次の記載がある（甲２６２）。「近代心理學における一つの不幸は，一般心理學と個性心理學とか（判決注：「が」の誤記と認める。）不合理にも分離してゐることであるが，ロンドン學派において，それらの間に緊密な關係がつけられており，個性心理學との關係においては，二因子説，一般心理學との關係においては知生説が構成されてゐる。」(ｲ)城戸幡太郎「ソ連及び中国における心理学の研究」教育心理学研究第４巻第２号１１０頁～１１３頁（昭和３１年）においては，執筆者が日本アジア連帯委員会の文化使節団の一員として，ソ連と中国を訪問した際，レニングラード大学の心理学担当の教授からもらった人格心理学を主題とする学会のプログラムが紹介されており，その中に次の記載がある（甲２６３）。「第６会議高次神経活動の類型と個性心理学的差異１レイテス（モスクワ）―個性心理学的差異の問題について」また，中国の科学院に設けられた心理学研究室では，「１．発生心理問題，２．知覚心理問題，３．語文心理問題，４．個性心理問題」の四つの問題を研究していることも同論文において紹介されている。
(ｳ)髙嶋正士「ゴールトン及びキャテルの生涯とその業績について」基礎科学論集：教養課程紀要第２号６７頁～８１頁（昭和５９年）には，次の各記載がある（甲２６４）。
「さて，現代心理学の基礎研究領域は多岐にわたっているが，その中に差異心理学differentialpsychology   がある。これは個人差の問題を扱う領域で，また個性心理学psychologyof   individualともいわれる。個人差を代表する問題といえば人格personality    と知能intelligence    をあげなければならない。これらの問題は心理学の基本問題である。
差異心理学の歴史は古く，また研究領域も広く遺伝学や環境学と深く関連している。」
「要約
筆者は差異心理学の発展に貢献したイギリスのゴールトンとアメリカのキャテルをとりあげて，彼らの生涯と業績についてのべた。
第２次大戦後の日本の心理学は，アメリカの民主教育にもとづいて，個性尊重の教育がさけばれ，その線にそって急速に発展してきた。その一つが個人差心理学にまつわる諸問題であった。すなわち，知能や学力，性格や個性といったパーソナリティに関するものである。その二は臨床心理学の発達と普及である。今日のように，社会機構が複雑となり変化していくにともなって，さまざまな不適応症状（適応異常）を示す人が多くなったからである。したがって，先進国ほど臨床心理学上の問題が深刻化してきている。この基礎的理解に個性心理学，差異心理学が重要な役割をもつからである。」
オ国語に関する辞書や辞典では，「個性心理学」という語は，次のとおり記載されている。


(ｱ)広辞苑（岩波書店）
第２版（昭和４４年第１刷発行）には，「個性」の項目に，「【個性心理学】個人差をあつかう心理学。差異心理学。」との記載があり（甲２６５），第３版（昭和５８年第１刷発行）にも同様の記載がある（甲２６６）。第４版（平成３年第１刷発行）以降は，「個性」の項目から「個性心理学」に関する記載がなくなっているが（甲２０７～２０９），第６版（平成２０年第１刷発行）には，「差異心理学」の項目に，「心理的事象に関して，個人と個人，群と群，人種と人種などを比較し，その差異を研究する学問。特に，個人差を取り扱うものを個性心理学という。」との記載がある（甲４２０）。この第６版の記載について，原告は，昭和５９年頃の事情を示すにとどまると主張するが，第６版の上記項目には，そのような記載はないから，採用することはできない。
(ｲ)国語大辞典（小学館）
昭和５６年発行の第１版第１刷には，「個性心理学」の項目が設けられており，「個人差を研究対象とする心理学。→差異心理学」との記載があり（甲２６７），昭和６３年発行の第１版新装版第２刷にも同様の記載がある（乙３）。
(ｳ)大辞泉（小学館）
平成７年発行の第１版第１刷には，「個性」の項目に「【個性心理学】個人差を扱う心理学。」との記載があり（乙４），平成１０年発行の第１版増補・新装版第１刷にも同様の記載がある（甲２６８）。平成２４年発行の第２版第１刷には，「個性心理学」の項目が設けられており（乙５），上記と同様の記載がある。ウェブサイト上の「デジタル大辞泉」にも，平成２６年１２月時点で，上記と同様の記載がある（甲２６１）。
(ｴ)日本国語大辞典第２版第５巻（小学館・平成１６年第４刷発行）「個性心理学」の項目が設けられており，「個人差を研究対象とする心理学。→差異心理学」との記載がある。また，「差異心理学」の項目には，「個人の性質や能力などのちがいを研究する心理学。一般心理学が人間一般に通じる法則を見出そうとするのに対して，個人，男女，民族など，いろいろな形で存在する人間どうしの差異から，個性や民族性などの特質や構造をあきらかにしようとするもの。」との記載がある（甲２６９）。
(ｵ)精選版日本国語大辞典第１巻・第２巻（小学館・平成１８年初版第１刷発行）
上記(ｴ)の日本国語大辞典と同様の記載がある（甲２７０，２７１）。(2)上記(1)の認定事実によると，「個性心理学」は，「差異心理学」ともいわれるもので，心理学のうち個人差の問題を扱う領域として古くから知られており，国内外でこれを研究対象とする研究者や研究室があったこと，国語に関する辞書や辞典においても，「個性心理学」についての説明が掲載されていることが認められる。
そして，これらの事実によると，「個性心理学」という語は，心理学という学問の一分野を示す普通名称であると認めるのが相当であり，原告の創作した創造標章であるとは認められない。
(3)これに対し，原告は，本件審決が挙げた証拠は相当過去の事情を示すものにすぎず，比較的最近の文献で「個性心理学」について言及しているものは甲２７３のみであること，心理学の分野で用いられる用語を説明する一般的な辞典では，「個性心理学」を説明する項目がないことなどを指摘して，「個性心理学」は普通名称ではない旨主張し，また，仮に「個性心理学」が普通名称であったとしても，学問や研究対象としての心理学という極めて限られた範囲のことである旨主張する。
確かに，近時の心理学の専門的な辞典（事典）では「個性心理学」という語は取り上げられておらず（甲２１３～２２９），また，近時，「個性心理学」が心理学の学会等で取り上げられ，議論されていることを示す証拠はない。しかし，前記のとおり，「個性心理学」が，個人差の問題を扱う心理学として存在していたことが認められ，現時点でも，国語に関する辞書や辞典にその説明が記載されている。また，最近の心理学の専門的な辞典には，アドラーが，独自の「個人心理学」と呼ぶ理論体系を発展させたとして，当該理論体系を心理学の一分野として紹介するものがあり（甲２２０），心理学については，一個人が提唱した理論体系を，心理学の一分野として取り扱う例があることが認められるのであって，「個性心理学」が，近時，心理学の学会等で取り上げられ，議論されることがなかったとしても，心理学の歴史における一つの理論体系としての存在が揺らぐものではなく，それだけでいわゆる死語と化したと認めることはできない。以上によると，「個性心理学」は，現在においても心理学の一分野を示す普通名称というべきであり，また，極めて限られた範囲内でしか通用しない用語ということもできない。
また，原告は，仮に，「個性心理学」が普通名称であるとすれば，「〇〇心理学」という語は普通名称として商標登録を受けられないことになるが，実際には，「〇〇心理学」という語は，多数の商標登録がされていると主張するが，このような他の商標登録例は，「個性心理学」が普通名称であるとの上記認定を何ら左右するものではない。


(4)したがって，原告が主張する取消事由１は理由がない。２取消事由２（引用商標１及び２の周知性の認定の誤り）について(1)後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。ア原告は，平成９年頃から，「個性心理學研究所」を設立して，動物のマスコットイメージを取り入れた占いを開始し，また，占いの講座や，その講師やカウンセラーの養成講座などの事業を始めた（甲４，乙８）。イ原告，「個性心理學研究所」又は株式会社ノアが作成した「個性心理學研究所の歩み」と題する書面（乙８）には，「１９９７年４月（中略）渡辺透先生（中略）が私学で初めて日本大学に心理学科を創設し，大正１３年から昭和３２年に没するまで『個性心理学』という独創的な講義をしていた。Ｘは，人間学でもあるパーソナリティ心理学の『個性心理学』を誰にでも分かる２１世紀の心理学として，分類の手法を東洋の英知といわれた『四柱推命』や『宿曜経』に求め，さらに世界で初めて動物のマスコットイメージを取り入れることで，まったく新しい『個性心理學』として世に発表。」との説明が記されている。また，「個性心理学Ⓡとは？」と題する書面（甲４）には，「『個性心理學』は，１９９７年４月に個性心理學研究所所長Ａ（判決注：原告の筆名である。）が，世界で初めて人間の個性を１２種類の動物に当てはめ，６０分類のキャラクターによって，誰にでもわかるイメージ心理学の手法と取り入れて体系化した学問です。」，「『動物占い』など幅広い裾野で日常生活に溶け込んでいますが，一人の人間を立体的に１，０３６，８００のパターンに分類した世界最大の統計学であり分類学でもあるこの「個性心理學」は，人間の叡智の集大成であると各分野から注目を集めています。」と記載されている。
ウ原告は，「個性心理學研究所」や自身が代表取締役である株式会社ノアを介して，前記占いに係る講座を，平成９年以降開催し，また，認定講師を「支所・支局」と位置付けて各地で活動させ，前記占いによって個人の運勢を占う等のレポートを提供すると共に，同講座で使用するテキストや，前記占いに関連する一般向けの書籍や記事などを執筆したり，前記占いに関する講演を行い，また，新聞や雑誌，テレビなどでも，前記占いが取り上げられたり，あるいは原告自ら出演するなどし，さらには，様々な企画やイベントにも参画するなどしている（甲６～１８６，２０５，２０６，４１７，４３２～４３８，乙８）。


具体的には，例えば，新聞，雑誌では，平成１０年に雑誌「日経トレンディ」（甲３９）が，海外展開を意識して個性の象徴に１２の動物イラストを採用した，「個性心理学」という四柱推命をベースにした運勢判断や性格判断ができる株式会社ノアの占いのソフトウェアを，「週刊宝石」（甲４０）が，各人の個性を，まずは月，地球，太陽の三つに分類し，さらに細かく１２の動物のいずれかに分類する，株式会社ノアの心理分析ソフト「占星ション」（なお，甲４０には，「占星ション」における分析には，「個性心理学」が応用されており，「ルーツは，１９世紀にドイツの心理学者を中心に，性格学として研究されていたものです。・・・人間の関係を長年にわたって観察し，そこから導き出された一定の法則による統計学として現代に蘇らせたのです。」との「株式会社ノアのＥ」の説明が記載されている。）を記事に取り上げ，その後，「夕刊フジ」（甲３４。なお，甲３４には，原告が創業者である「キャラナビ・ドット・コム」が，古代ギリシア神話の時代から用いられた占いの手法である「動物占い」をビジネス化した旨や，人間の行動パターンや意思決定のメカニズムを科学的に解明しようという個性心理学という学問を産業にした旨などの記載がある。）などの新聞や，「ＡＥＲＡ」（甲４１，４２。なお，甲４１には，「動物占い」のネタもとは原告であり，四柱推命などをもとに独自の統計と研究を加え，新しい体系を編み出し，平成９年に個性心理学研究所を設立し，占いと心理学をミックスした「個性心理学」という名前で売り出した旨の記載があり，甲４２には，原告が生年月日によって三つの属性と１２の動物に個人を分類する「個性心理学」を研究しており，金融機関などの関係者から相談を受けた旨が記載されている。）などの雑誌が前記占いを記事に取り上げ，雑誌「ＴＯＫＹＯ１週間」（甲４３）は，原告が「『個性心理学』（マスコット心理学）のアイデアと私の分析をそのまま真似して作られたのが，『動物占い』でなんです」という旨語り，「動物占い」の出版社相手に訴訟の準備を進めているとして，第三者の「動物占い」と原告の「マスコット心理学」を比較する記事を掲載し，女性誌「ノンノ」（甲４５～５２）や，男性誌「ホットドッグ・プレス」（甲６５，６６）も，それぞれ複数回，前記占いを記事に取り上げるなど，本件商標の登録出願時（平成２７年７月１７日）及び登録査定時（平成２７年１０月９日。甲４３１）までに，数多くの新聞，雑誌で紹介されるに至っている（甲３３～８４）。エもっとも，原告提出に係る各書証（書籍，新聞，雑誌等）を個別に検討すると，前記占いは，「動物キャラナビ」（甲２２，２６～２９，３２，４５，４６，５０～５２，５４～５６，５８，５９，７３，７８～８３，９６，９７，１０１～１０４，１０６～１０９，１１２，１２６～１５２），「キャラナビ」（甲２４，２５，７４～７７，９８），「キャラナビ占い」（甲６７，１０５），「ラブナビ」（甲２３，４７～４９，５３，５７），「動物占い」（甲３４，３５，３７，４１，４２，８９，９０，１１３），「マスコット占い」（甲６０～６６，８５，８７），「動物マスコット占い」（甲７１，８６，９１），「動物キャラ占い」（甲７０），「マスコット心理学」（甲４３，６８）などとして表記又は紹介されている例が多数であり，これらと比較すると，「個性心理学」又は「個性心理學」という名称を前面に出して表記又は紹介されている例（甲２０，２１，３１，３３，３６，３８，３９，４４，７２，８８，９３，９４，９９，１１１，１１４～１２５）は，必ずしも多くない。また，引用商標１又は「個性心理學」は，多くの例において，書籍や記事の副題（例えば，甲２８，８５など），原告の著書や経歴の紹介（例えば，甲２６，３０など），あるいは，記事本文中の記述の一部（例えば，甲３３，４１，４３，９１など）として，引用商標２又は「個性心理学研究所」は，原告の肩書等を示すもの（例えば，甲４１～４３，４５～４７など多数）として，いずれも，上記の「動物キャラナビ」等の表示と比べると，控え目に表示されるにとどまっている。
(2)以上の事実によると，原告の考案に係る前記占いは，「動物占い」，「動物キャラナビ」等として，遅くとも本件商標の登録出願時（平成２７年７月１７日）及び登録査定時（平成２７年１０月９日）までに，需要者である一般人において，一定程度認知されたものと認められるが，それは飽くまで「動物占い」又は「動物キャラナビ」等としてであって，前記１のとおり「個性心理学」が心理学の一分野を示す普通名称であることをも考慮すると，引用商標１又は２は，原告の前記占いに係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されたと認めることはできない。
したがって，引用商標１が原告の「占い」の役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということはできない。
(3)そして，原告が主張する，原告の業務に係る商品である「印刷物」，役務である「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」は，前記占いに係る「印刷物」，「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」であるから，原告の業務に係る商品としての「印刷物」，役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても，遅くとも本件商標の登録出願時（平成２７年７月１７日）及び登録査定時（平成２７年１０月９日）までに，引用商標１及び２が，その出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
また，下記ア及びイのとおり，原告の主張や証拠をさらに個別に検討しても，遅くとも本件商標の登録出願時（平成２７年７月１７日）及び登録査定時（平成２７年１０月９日）までに，引用商標１及び２が，原告の業務に係る商品としての「印刷物」，役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に関し，その出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
ア原告は，「個性心理学」の占いに係る講座を，平成９年から開催し，講座名や講座に使用するテキスト等の教材のタイトルには引用商標１及び２を使用し，テキストを受講生に配布した旨主張する。


しかしながら，原告が主張する上記講座は，例えば，「個性心理學基礎講座」の受講資格の欄に「個性心理學に興味のある方ならどなたでも」と記載されており，また，そのカリキュラムの内容に「個性心理學とは何か？」との記載がある（甲１１）ように，いずれも，「個性心理學」という知識を教授することを目的とする講座である（甲６～９，１１，１４，１５，４３２～４３５）ことからすると，同講座における「個性心理學」の表示が意味するところは，「知識の教授」という役務の内容そのものであって，同表示が「知識の教授」という役務の出所を表示するものとは認められない。
「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても，確かに原告は「個性心理學研究所」を通じて「個性心理學」なる知識を伝達するためのセミナーを企画・運営・開催していることが認められる（甲１１）が，飽くまでその限度にとどまるのであって，ほかに原告が業として「セミナーの企画・運営又は開催」なる役務の提供を行っている事実を認めるに足りる証拠はなく，その役務の出所表示として引用商標１又は２を使用している事実も認められない。
「印刷物」についても，甲６～９，４３２～４３５のテキストは，飽くまで「個性心理學研究所」の講座において使用される（すなわち，同講座の受講生に配布される）テキストであることを原告自身が認めており（原告第１準備書面１４頁），ほかに原告が業として「印刷物」を生産・譲渡し，その印刷物に引用商標１又は２を使用している事実を認めるに足りる証拠はない。また，上記テキストにおける「個性心理學」の表示のうち，「個性心理學基礎講座」，「個性心理學基礎講座テキスト」，「個性心理學資料集」などという講座の名称や講座で使用されるテキスト・資料の名称の一部であるものについては，上記テキストが使用される講座の内容を表示するものにすぎず，上記テキスト自体の出所表示として機能するものとは認められないというべきである。さらに，上記テキストには，その表紙等に「個性心理學研究所」との標章の表示がある（甲６～９，４３２～４３５）が，原告が主張する配布数について，これを裏付けるに足りる証拠はない。次に，原告は，ソフトウェア「個性心理學システム」を用いて，「個性心理学」の「占い」を提供し，遅くとも平成１２年以降，「個性心理學研究所」が発行者として記載されている「個性心理学」のレポートを，約７０万通販売したと主張するが，原告が販売したと主張するレポートは，ウェブ上において，「個性心理學レポート」というショッピングサイトの分類や，「個性診断レポート」というサイトの分類において，「個性診断レポート」との名称で販売されており，実際に顧客が入手するレポートには，「あなたの本質レポート」などの記載内容に応じた表題が付されており，「個性心理学」又は「個性心理學」の標章は使用されていない（甲４１７，４３６～４３８）。前記サイトのうち，前者には，「個性心理學研究所Ⓡ公式ショッピングサイト」，後者には，「個性心理學Ⓡ個性診断レポート一覧」，「個性心理學研究所Ⓡ」との記載があり，また，実際に顧客が入手する前記レポートの左下部末尾に「個性心理學研究所本部」との記載がある（甲４３６～４３８）が，原告が主張する販売数について，これを裏付けるに足りる証拠はない。したがって，上記のソフトウェアを用いた「占い」の提供，レポートの販売についても，引用商標１又は２が，原告の業務に係る商品としての「印刷物」，役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを裏付けるものとは認められない。イ原告は，「個性心理学」及び「個性心理學研究所」は，原告による「個性心理学」に関する書籍の執筆や，原告の「個性心理学」の占い及び関連する事業についての雑誌，新聞，テレビ番組等の各種メディアにおける紹介，各種の企画やイベント等を通じ，広く認識されるようになり，引用商標１及び２は，原告の「占い」の役務を表示するものとして周知となり，その結果，「印刷物」の商品，「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の役務との関係においても周知性を獲得するに至った旨主張し，証拠（書籍に関しては，甲１６，１８～３２，２０５，２０６，新聞，雑誌等の記事に関しては，甲３３～１５２，テレビ番組等のメディアに関しては，甲１７，１５３～１５５，その他の企画やイベント等に関しては，甲１５６～１８５）を提出する。
しかしながら，甲１６，１８～３２，２０５，２０６は，原告が著作又は監修した書籍のリストや，書籍の一部（表紙や奥付，内容の抜粋など）や，これらを紹介するウェブページ，新聞広告の写し等であるが，「個性心理学」の表示は，日本語の書籍の題号（甲２０，２１，３１）又は副題（甲２８。なお，これらにおいては，「学」の字が旧字体「學」や旧字体「學」の「メ」の部分がハートマークになった標章が使用されている。）若しくは外国語の書籍の題号（甲２０５，２０６。なお，これらにおいては，「個性心理学」の「個」の字が外国語になっている。）として使用されているものがあり，このように使用されている場合は，「個性心理学」は，出所表示というより，書籍の内容そのものを表示するものである。また，前記の原告提出証拠の中には，「個性心理学」又は「個性心理學研究所」が著作者又は監修者としての原告の所属先を含む表示の一部又は全部として使用されているものがあり（甲２２～２７，２９，３０，３２。なお，これらにおいては，「学」の字が旧字体「學」になった標章が使用されている。），このように使用されている場合も，「個性心理学」又は「個性心理學研究所」が，原告の「印刷物」という商品，「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているものとは認められない。
甲３３～１５２は，新聞，雑誌等の記事，第三者作成のウェブページ，会報等であるが，その大半が，占いとしての「個性心理学」を取り上げるものにすぎず，「個性心理学」，「個性心理學」，「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示は，その大半が，「動物キャラナビ」等の標章により示された占いに応用されている又は当該占いがそれに基づいている理論体系又は学問を表すものとして使用されているか，著者，監修者等としての原告の肩書の一部として使用されているにすぎないのであって，やはり，原告の「印刷物」という商品，「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているものとは認められない。


甲１７，１５３～１５５は，原告のテレビ番組等のメディア出演等のリストや，原告がテレビに出演したことを示す証拠であるが，「個性心理学」，「個性心理學」，「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示は，歴史上の人物についての性格評価の根拠となる理論体系又は学問の名称や，原告の肩書の一部，撮影場所の表示又はその一部として使用されているにすぎず，原告の「印刷物」という商品，「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているものとは認められない。
甲１５６～１８５は，「個性心理学」に係る性格診断がビジネス用のシステムやゲームに取り入れられたり（甲１５６，１５７，１５９～１６１，１６９～１７１，１８２，１８４），「個性心理学」に係る「占い」が，イベントや店舗，セミナー等で利用，紹介されたり（甲１５８，１６２，１６３，１７４，１７６，１７８～１８１，１８３，１８５），動物のキャラクターが関連商品に利用されたり（甲１６４～１６８，１７２，１７３，１７５，１７７）した事実を示すものであるが，いずれも，占いや動物のキャラクターの認知に貢献したということはできても，原告の「印刷物」という商品，「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として，「個性心理学」，「個性心理學」，「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示が使用されているものとは認められない。ウ以上によると，原告の主張や証拠を個別に検討しても，引用商標１又は２が，原告の業務に係る商品としての「印刷物」，役務としての「知識の教授」，「セミナーの企画・運営又は開催」又は「占い」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを認めることはできない。(4)前記(1)～(3)の認定は，原告が「個性心理学」又は「個性心理學研究所」につきⓇマークを付して表示していた事実がある（甲４，７，９～１３，１８６等）としても，左右されるものではない。
(5)したがって，原告が主張する取消事由２は理由がない。３取消事由３（本件商標の商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）について
(1)類似性の判断基準
商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照），複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
(2)本件商標
本件商標は，前記第２の１のとおり，「ＩＳＤ個性心理学協会」という文字を横書きにした標章であり，まとまりよく一体に表されているものであるから，その構成全体から「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じる。この点について，原告は，１８音で冗長であると主張するが，一連のものとして称呼することができない程冗長であるとは認められない。また，「ＩＳＤ」は造語であり（弁論の全趣旨），前記１のとおり，「個性心理学」は心理学という学問の一分野を示す普通名称であること，「協会」は「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」（甲２７４）であって団体の一種であることからすると，本件商標からは，「『ＩＳＤ』という名称の心理学の一分野である個性心理学に関する会員相互の協力団体」という観念が生じる。
(3)引用商標
引用商標１は，「個性心理学」の文字よりなる標章であり，「コセイシンリガク」との称呼，「心理学の一分野である個性心理学」との観念が生じる。引用商標３は，特徴的な文字で一部デザイン化された「個性」，「心理学」及び「研究所」の各文字を３段に表してなる標章であり，「コセイシンリガクケンクキュウジョ」との称呼，「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じる。
(4)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標と引用商標１について
本件商標と引用商標１は，「ＩＳＤ」及び「協会」の部分で外観が相違する。また，本件商標からは，「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し，引用商標１からは，「コセイシンリガク」との称呼が生じるものであって，両者は称呼においても相違する。
さらに，本件商標からは，「『ＩＳＤ』という名称の心理学の一分野である個性心理学に関する会員相互の協力団体」との観念が生じるのに対し，引用商標１からは，「心理学の一分野である個性心理学」との観念が生じるものであって，両者は観念においても相違する。
したがって，本件商標は引用商標１と類似しているとはいえない。
イ本件商標と引用商標３について
本件商標と引用商標３は，外観が明らかに相違するほか，本件商標からは，「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し，引用商標３からは，「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じるものであって，両者は称呼においても相違する。
また，本件商標からは，「『ＩＳＤ』という名称の心理学の一分野（一領域）である個性心理学に関する会員相互の協力団体」との観念が生じるのに対し，引用商標３からは，「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じるものであって，両者は相違する。
したがって，本件商標は引用商標３と類似しているとはいえない。
(5)原告の主張について


原告は，「個性心理学」が原告の業務に係る商品及び役務の出所を表示するものとして周知であり，同部分の識別力が強いとして，本件商標と引用商標１及び３の類似性を主張する。
しかしながら，「個性心理学」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということができないことは，前記２のとおりであるから，原告の上記主張は，採用することができない。被告の事業活動において「個性心理学」との表記が用いられることがあるとしても，この判断が左右されることはない。
(6)小括
そうすると，その余の点を判断するまでもなく，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当するものとは認められない。
したがって，原告が主張する取消事由３は理由がない。４取消事由４（本件商標の商標法４条１項１０号該当性の判断の誤り）について
(1)引用商標１及び２の周知性
前記２のとおり，引用商標１又は２は，原告の業務に係る商品である「印刷物」又は役務である「知識の教授」，「セミナーの企画・運営又は開催」，「占い」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されておらず，本件商標の登録出願時（平成２７年７月１７日）及び登録査定時（平成２７年１０月９日）において，原告の業務に係る商品である「印刷物」又は役務である「知識の教授」，「セミナーの企画・運営又は開催」，「占い」の出所を表示するものとして需要者の間で広く認識されていたということはできない。
(2)本件商標と引用商標１及び２の類否
ア判断基準
商標法４条１項１０号に係る商標の類否の判断基準については，前記３(1)の同項１１号に係る商標の類否の判断基準と異ならない。
イ本件商標
本件商標については，前記３(2)のとおりである。
ウ引用商標
引用商標１は，前記３(3)のとおりである。
引用商標２は，「個性心理學研究所」の文字よりなる標章であって，引用商標３のように，特徴的な文字を使用したり，文字の一部をデザイン化したり，三つの文字部分に分けて３段構成をとったりしているものではないが，引用商標３と同じく，「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じ，また，「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じる。
エ本件商標と引用商標の類否
(ｱ)本件商標が引用商標１と類似するといえないことは，前記３(4)アのとおりである。
(ｲ)本件商標と引用商標２は，「ＩＳＤ」，「協会」及び「研究所」の部分で外観が相違する（厳密には，引用商標２が旧字体である「學」を使用している点においても相違する）。
また，本件商標からは，「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し，引用商標２からは，「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じるものであって，両者は称呼においても相違する。さらに，本件商標からは，「『ＩＳＤ』という名称の心理学の一分野である個性心理学に関する会員相互の協力団体」という観念が生じるのに対し，引用商標２からは，「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じるから，両者は観念においても相違する。
したがって，本件商標は引用商標２と類似しているとはいえない。
オ原告の主張について
原告は，「個性心理学」が原告の業務に係る商品及び役務の出所を表示するものとして周知であり，同部分の識別力が強いとして，本件商標と引用商標１及び２との類似性を主張する。
しかしながら，「個性心理学」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということができないことは，前記２のとおりであるから，原告の上記主張は，採用することができない。
(3)小括
そうすると，その余の点について判断するまでもなく，本件商標は商標法４条１項１０号に該当するものとは認められない。
したがって，原告の主張する取消事由４は理由がない。５取消事由５（本件商標の商標法４条１項１５号該当性の判断の誤り）について
(1)判断基準
商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は当該役務が他人の業務に係る商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は当該役務が前記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして，上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁参照）。
(2)本件商標と引用商標の混同のおそれ
本件商標と引用商標１及び２とは，それぞれ，外観，称呼及び観念のいずれにおいても相違していることは前記３及び４のとおりである。また，引用商標１及び２は，心理学という学問の一分野を示す普通名称そのもの（引用商標１），又は，同普通名称の「学」の字を「學」に変えると共に学問等の研究機関を表す「研究所」なる語を付加したにすぎないもの（引用商標２）であって，いずれも全く独創性がないか，その程度が著しく低いものである上に，前記１のとおり，周知著名性が認められるものでない。
そうすると，本件商標の指定商品・役務と引用商標１及び２の商品・役務との間に「印刷物」，「知識の教授」，「セミナーの企画・運営または開催」，「占い」の提供といった点で共通するところがあるとしても，そのことのみでは，本件商標を上記指定商品・役務に使用したときに，当該商品・役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主体の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
したがって，本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものとは認められない。
(3)原告の主張について


原告の主張は，引用商標１及び２が，いずれも原告の創作した創造標章であること，原告の業務に係る商品・役務を表示するものとして周知であったこと，本件商標は，周知な商標である引用商標１及び２と類似していることを前提とするものであるが，いずれも採用することができないことは，既に説示したとおりである。したがって，原告の主張は採用することができない。
(4)小括
以上のとおり，本件商標は商標法４条１項１５号に該当するものとは認められない。
よって，原告が主張する取消事由５は理由がない。
６取消事由６（本件商標の商標法４条１項１９号該当性の判断の誤り）について本件商標と引用商標１及び２が類似していないことは，前記３のとおりであり，また，引用商標１及び２が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められないことは，前記２のとおりである。
したがって，その余の点を判断するまでもなく，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当しない。
よって，原告が主張する取消事由６は理由がない。
７取消事由７（本件商標の商標法４条１項７号該当性の判断の誤り）について原告は，被告が引用商標１及び２と類似する本件商標を無断で使用（フリーライド）して，引用商標１及び２の商標の出所識別機能を希釈化し，何ら労せずして，原告の事業と酷似する占いに係る事業を展開して原告の（潜在的）顧客を奪っているなどと主張する。
しかしながら，本件商標と引用商標１及び２が類似していないことは，前記３のとおりであり，また，引用商標１が原告の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められないことは，前記２のとおりであるから，原告の事業と被告の事業に共通する点がある等の事実が存するとしても，本件商標が商標法４条１項７号に該当するということはできない。したがって，原告が主張する取消事由７は理由がない。
第６結論
以上のとおり，原告主張の取消事由１～７はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森   義之
裁判官
佐藤達   文
裁判官
森岡礼   子
（別紙）
指定商品・役務目録
１引用商標１の指定商品及び指定役務


第９類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，録音済みのコンパクトディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，携帯電話機用ストラップ，デジタルカメラ，電気通信機械器具，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機，その他の業務用テレビゲーム機，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，計算尺第１６類印刷物（書籍を除く。），書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，紙製簡易買物袋第３８類移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与


第４１類セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の貸与，電子出版物の提供，書籍の制作，オンラインによる書籍の制作，オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い関するゲームの提供，その他のゲームの提供，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃの貸与，その他のおもちゃの貸与，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，娯楽施設の提供，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与，その他の業務用テレビゲーム機の貸与，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，録画済みビデオディスク及びビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭその他の記録媒体の貸与，録音済みのコンパクトディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭその他の記録媒体の貸与，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，映写機及びその附属品の貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，遊戯用具の貸与，遊戯場機械器具の貸与，絵画の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，電子計算機端末による通信を用いて行う教育情報の提供，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，
カラオケ施設の提供，カラオケ用機械器具の貸与
第４５類動物イメージを用いた占い，オンラインによる動物イメージを用いた占い，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い，オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い，その他の占い，動物イメージを用いた占いに関する情報の提供，オンラインによる動物イメージを用いた占いに関する情報の提供，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する情報の提供，オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する情報の提供，身の上相談，ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調査，家事の代行，衣服の貸与，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，消火器の貸与，家庭用電熱用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の貸与，風水力機械器具の貸与，装身具の
貸与
２引用商標３の指定商品及び指定役務


第９類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，録音済みのコンパクトディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，携帯電話機用ストラップ，デジタルカメラ，電気通信機械器具，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機，その他の業務用テレビゲーム機，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体，電子出版物，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，計算尺第１６類印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，紙製簡易買物袋第２８類おもちゃ，人形，かるた，歌がるた，トランプ，花札，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具，遊戯用カード第３５類経営の診断又は経営に関する助言，広告，トレーディングスタンプの発行，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，オンラインによる商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，財務書類の監査若しくは証明に関する情報の提供，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報
の提供，自動販売機の貸与
第３８類移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与


第４１類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する知識の教授，オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の貸与，電子出版物の提供，書籍の制作，オンラインによる書籍の制作，オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い関するゲームの提供，その他のゲームの提供，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃの貸与，その他のおもちゃの貸与，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，娯楽施設の提供，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与，その他の業務用テレビゲーム機の貸与，動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭ・磁気テープその他の記録媒体の貸与，録画済みビデオディスク及びビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭその他の記録媒体の貸与，録音済みのコンパクトディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクＲＯＭ及びＲＡＭその他の記録媒体の貸与，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，映写機及びその附属品の貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，遊戯用具の貸与，遊戯場機械器具の貸与，絵画の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，電子計算機端末による通信を用いて行う教育情報の提供，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，カラオケ施設の提供，カラオケ用機械器具の
貸与


平成２６年２月２６日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１０１９２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１月２０日
判                決
原            告        Ｘ
被            告      特許庁   長官指定代   理人       西      山              昇
清      田      健      一
手      島      聖      治
樋      口      信      宏
堀      内      仁      子
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２００９－３８７３号事件について平成２５年５月２７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１６年１２月２２日，名称を「ＭＬＭにおけるリクルート方法」（後に「ＭＬＭの勧誘具」と補正）とする発明につき特許出願（特願２００４－３８２７８３号，乙１）をしたが，平成２０年７月４日付けで拒絶理由が通知され（乙２），同年９月９日付けで手続補正をしたが（乙３），同年１２月１１日付けで拒絶査定を受けたので（乙５），平成２１年２月３日付けで不服の審判（不服２００９－３８７３号）を請求したが（乙６），平成２４年１２月１８日付けで拒絶理由が通知され（乙７），平成２５年２月１４日付けで手続補正をした（乙８）。特許庁は，平成２５年５月２７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年６月１９日，原告に送達された（乙１１）。
２本願発明の要旨
本願発明（平成２５年２月１４日付け手続補正書（乙８）の特許請求の範囲の請求項１）は，以下のとおりである。
「ＭＬＭ企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から，能力的，精神的，肉体的，時間的な勧誘の行動障害を最小化して，前記個々のディストリビューターが，常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし，前記個々のディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるＭＬＭの勧誘具であって，前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを，ウエブサイトに代行させる任意の説明形体を設け，前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて，前記アプローチの成立を促す説得情報を，前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える，外形がカード状，または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカードを，アプローチ簡易手段とすることを特徴とする，ＭＬＭの勧誘具。」
３審決の理由の要点
審決は，「本願発明は，引用例１，２に記載された発明，及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した引用例２（社団法人日本広告主協会，「顧客アプローチ３とにかくＵＲＬを広める」，企業ホームページハンドブック    初版，株式会社インプレス，２０００年７月２１日，第１版，１１２頁－１１３頁，甲２）に記載された発明（引用発明），並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(1)引用発明
「ホームページにユーザーを集客するために，前記ホームページのアドレスを表記した名刺。」
(2)引用発明との一致点及び相違点
ア一致点
「ウェブサイトを設け，ディストリビューターが対象者に前記ウェブサイトを閲覧させるための，前記ウェブサイトの所在に係る情報を備えたカード。」
イ相違点１
本願発明の「カード」は，「ディストリビューターが行う対面勧誘から，能力的，精神的，肉体的，時間的な勧誘の行動障害を最小化して，前記ディストリビューターが，常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし，前記ディストリビューターの前記対面勧誘効率を高める」ことを目的とした「ＭＬＭの勧誘具」であって，「ディストリビューター」が「ＭＬＭ企業に属する個々のディストリビューター」であり，「対象者」が「勧誘対象者」であるのに対し，引用発明は，これらの特定がされていない点。
ウ相違点２
「ウェブサイト」が，本願発明は，「ＭＬＭ」の「対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを，ウェブサイトに代行させる任意の説明形体」であるのに対し，引用発明は，そのような特定がされていない点。
エ相違点３
「カード」が，本願発明は，「ディストリビューターが対象者をウェブサイトに誘導するアプローチステップにおいて，前記アプローチの成立を促す説得情報を，前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える」，すなわち，「対象者をウェブサイトに誘導するための説得情報と，閲覧させようとするウェブサイトの所在に係る情報」を備えるのに対し，引用発明は，「ウェブサイトの所在に係る情報」である「ホームページのアドレス」を備えるものの，「対象者をウェブサイトに誘導するための説得情報」を備えることは特定されていない点。
オ相違点４
本願発明は，「カード」が，「外形がカード状，または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカード」であるのに対し，引用発明は，「カード」が「名刺」であることは特定されているものの，本願発明のような特定はされていない点。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点１及び相違点２の判断の誤り）(1)日本におけるＭＬＭ（連鎖販売取引）の２０１３年の市場規模は，約１兆円である。本願発明は，当該業界の各社が共通して用いているビジネス手法である対面勧誘に関するものである。発明の目的は，勧誘の主要プロセスともいえるアプローチステップと説明ステップに伴う勧誘行動障害を回避させることによって，個々のディストリビューターが対面勧誘を簡易に行えるようにして，ＭＬＭの生産性を高めることである。しかし，引用例には，アムウェイ型と称したビジネスモデルのような記載はあるが，本願発明の構成における必須要件に関する記載が何もない。このような当業者に予測させる動機付けとなるものの記載のない引用例から，当業者が本願発明を容易に成し得るものではない。


(2)ＭＬＭすなわち連鎖販売取引（一般的にはネットワークビジネスと呼ばれている）は，統括するＭＬＭ企業が外部のディストリビューター（会員）に製品の販売をまかせる特異な販売形体をとるものである。ディストリビューターは，ダウンライン（傘下のディストリビューター組織）が構築されていくことにより，そのダウンライン内に発生する製品の流通によって報酬を得られるものである。また，個々のディストリビューターは，ダウンラインにおける最初の系列となるフロントライン（直下の組織）を構築することが主な仕事となる。その仕事内容は，新規ディストリビューターをスポンサーするための勧誘である。このようにＭＬＭの成果は，ディストリビューター個人だけの成果ではなく個々のディストリビューターそれぞれの成果の連鎖から生じるものであり，自分はフロントラインが構築できても，そのフロントラインである人がフロントラインを構築できなければダウンラインの構築はそこで行きづまってしまう。さらに，ＭＬＭのディストリビューターとして起業するのは一般的な起業と比べてリスクがなく，２０才以上なら誰でも簡単に起業できるため，個々のディストリビューターには仕事である勧誘能力に甚だしい格差がある。この格差は，勧誘行動障害を克服する能力の格差ともいえる。このようなことから，勧誘行動ができないディストリビューターや，行動しても挫折してしまうディストリビューターが大半であるのが当該業界の実状である。これが，ＭＬＭの生命線であるディストリビューター組織の構築を至難にしてきたものである。ＭＬＭ対面勧誘行動障害とは，例えば，「ＭＬＭは，違法なねずみ講（無限連鎖講）と世間の人々の大半が混同しているために，社会的認知度が極めて低いこと」，「勧誘とは拒絶される行為であり拒絶に寛容な人はいないこと」，「行動をおこす（アプローチする）のに常に覚悟と勇気という大きな始動エネルギーが必要になること」，「説得の難しさ」などである。したがって，本願発明は，単にＭＬＭを宣伝したり説明したりして成果を期待するものではなく，個々のディストリビューターの対面勧誘から，代行手段によって行動障害を回避させることにより個々のディストリビューターの勧誘能力差を最小化し誰でも対面勧誘を簡易に行うことができるようにすることに伴って，説明手段であるウェブサイトの閲覧率を高めるとともに，次の勧誘ステップであるクロージングと取引（スポンサーする）を有利に導くためのものである。また，本願発明の特徴要件である勧誘行動障害の最小化は，対面勧誘効率障害の最小化となり，対面勧誘効率障害の最小化は，ディストリビューター組織構築障害の最小化となり，ディストリビューター組織構築障害の最小化は，ディストリビューターの報酬収得障害の最小化及びＭＬＭ企業の業績障害の最小化となるのである。このように本願発明は，ＭＬＭの生産性を高める顕著な効果を達成するものである。このような本願発明の特有な目的，効果は，引用発明及び引用例１からは予測困難なものであり，当業者が容易に想到し得るものではない。したがって，相違点１及び相違点２についての審決の判断は誤りである。
２取消事由２（相違点３の判断の誤り）
名刺には，固定化されたともいえる万人共通のイメージが形成されている。また，名刺に住所や電話番号等に加えＵＲＬが表記された引用発明においても，名刺本来のイメージと何ら変わるものではない。一方，本願発明のアプローチ用のカードは，ＭＬＭの全く新しいアプローチ手段となるものである。そこに求められるものは，他にはない斬新さや意外性といったものである。さらに，自己紹介のツールである名刺は，普通初対面の人に渡すものであるが，アプローチ用のカードは，普通渡す切っ掛けの作りやすい知人に渡すものである。このように，全く新しいイメージを形成しようとする本願発明の特徴要件であるアプローチ用のカードと，既に万人共通のイメージが形成されている公知の名刺とは，携帯して用いるカードという類似点はあったとしても，その性質や価値観は相反するものである。このようなことから，引用発明のようなものは，本願発明の発想及びその思考経路から心理的に排除されているものである。したがって，引用発明からの動機付けは不自然かつ困難であり，当業者の予測を妨げるものであるといわざるを得ない。また，「アプローチの成立を促す説得情報」は，文字だけに限るものではなく，写真，絵，マーク，デザイン等を用いた多様な表現設計ができるものであるが，核心を成す最大の説得情報は，アプローチ用のカードそれ自体である。勧誘というものは，する側にも，される側にも抵抗感があり，人間の本性に合わないものである。その勧誘のいわば玄関口とも言うべきアプローチには，勧誘行動障害という高い敷居がある。このことは普通の常識をもった勧誘対象者には知覚できるものである。これも勧誘成果を妨げる大きな障害になっていた。しかし，アプローチ用のカードは，高かったアプローチの敷居を取り払ってくれるものである。このことも勧誘対象者には知覚できるものである。このように効用を知覚できれば，ＭＬＭに興味をもつ人が増える。興味を持つ人が増えれば，任意の説明代行手段であるウェブサイトの閲覧率を高める顕著な効果を達成するものである。このようなアプローチ用のカードに備わる特有な作用効果を，「アプローチの成立を促す説得情報」に関する記載のない引用発明は何も期待しているものではないから，本願発明を，引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得るものではない。
したがって，相違点３についての審決の判断は誤りである。
３取消事由３（相違点４の判断の誤り）
引用発明の名刺と，本願発明のアプローチ用のカードは，外形がカード状という点では一致する。また，名刺が携帯手渡し式アプローチ用のカードであると言えなくもない。しかし，本願発明特有の作用効果は，周知のカードと，本願発明を構成する他の要件との結合によって奏するものであり，引用発明には，他の要件の記載もなければ，価値判断も正反対であり，到底，本願発明と結び付ける動機付けがない。
したがって，周知のカードと，本願発明の他の要件との結合の非予測性を無視する，相違点４についての審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（相違点１及び相違点２の判断の誤り）に対して
(1)引用例について


引用例２には，例えば，「顧客アプローチ３とにかくＵＲＬを広める」と記載されているとおり，商品やサービスの宣伝や説明が記載されたホームページにユーザーを集めるための手段として，「名刺に表記されたホームページのＵＲＬ」を用いることが記載されているから，引用発明の名刺は，商品やサービスの宣伝や説明のためにユーザーを集めるという目的課題を解決する手段と理解できる。また，引用例１に記載された「ＭＬＭ」は，「ユーザーを集めるとよりポイントがもらえる」ものであるから，ＭＬＭは，その宣伝や説明のためにユーザーを集めるという，目的課題を有している。そうしてみると，引用発明の，商品やサービスの宣伝や説明のためにユーザーを集めるという目的課題を解決する手段である「名刺」を，ＭＬＭの宣伝や説明のためにユーザーを集めるという目的課題を解決する手段として採用することには，課題の共通性の観点からの動機付けがある。また，「ＭＬＭ」に関して，引用例１には，「３つ目は『ある行為自体では，それほど景品がもらえないが，ユーザーを集めるとよりポイントがもらえる』という形だ。一般的にはMulchLevel   Marketing（ＭＬＭ）と呼ばれているもので，アムウェイ型といえば分かるだろうか。」と記載されているから，引用例１に記載の「ＭＬＭ」も，「アムウェイ型」を例示とする，マルチ・レベル・マーケティングを意味する。少なくとも，引用例１には「アクションごとのポイントは少ないが，５人が５人に紹介して，それがさらに５人に紹介すれば５２５人になるから，友達１人当たりの商品が１００円であっても，あっという間に５万円以上に達してしまう仕組みだ。」と記載されており，ここに記載の「ＭＬＭ」は，本願発明の「ＭＬＭ」と同じく，「マルチ・レベル・マーケティング」（連鎖販売取引）を意味する。したがって，引用例には動機付けとなるものの記載がないとの原告の主張には理由がない。
(2)目的効果の予測困難性について
原告は，本願発明の目的効果は，引用発明及び引用例１からは予測困難な特有のものである旨主張するけれども，仮に，本願発明の「ＭＬＭ」において，ディストリビューターの勧誘能力に甚だしい格差があることからこれを克服する必要があるとしても，どのような取引であっても，販売員の勧誘能力の格差を克服することは営業活動に広く共通する目的であるから，勧誘能力の格差を克服するという目的は本願発明特有の顕著なものとはいえず，むしろ，ＭＬＭを含む販売ビジネスにおいて一般的なものである。
また，名刺は，訪問・面会その他，人に接する場合に通常用いられ，名刺を渡されたら丁重に受け取ることが慣習とされているから，名刺を渡すことは，大人ならば誰でもできることである。同様に，引用発明と引用例１に記載される事項を組み合わせてなるＭＬＭのホームページのＵＲＬが表記された名刺を配ることも，大人ならば誰でもできることである。したがって，勧誘行動障害の最小化という効果は，引用発明の名刺が奏する効果の延長線上の効果にすぎない。そうしてみると，原告が主張する本願発明の目的効果は，引用発明及び引用例１の記載から予測される範囲内のものであり，顕著なものではない。
(3)審決の相違点１及び相違点２の判断について
相違点１及び相違点２に係る事項がいずれも「ＭＬＭ」（マルチ・レベル・マーケティング）に係る事項であり，引用発明と引用例１に記載される事項とを組み合わせる動機付けがあり，引用発明及び引用例１に記載された事項から，相違点１及び相違点２に係る発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たことである。したがって，審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１に理由はない。
２取消事由２（相違点３の判断の誤り）に対して
(1)「アプローチ用のカード」と「名刺」について本件出願の特許請求の範囲には，「アプローチ用のカード」から「名刺」を除外する旨の記載はないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。そもそも，本件出願の明細書（乙１（補正後））の段落【００１１】には，「告知手段のアプローチ用のカードに名刺の有する機能を付け加えることにより，前記アプローチ用のカードが心理的に手渡し易くなり，アプローチ用のカードを配る機会が必然的に増える。」と記載されている。
さらに，一般常識にかんがみても，名刺を，初対面の者に限らず，時候の挨拶や異動の挨拶等を付して知人に渡したり，営業の案内を付して知人に渡したりすることは，よく知られている。例えば，「ホームページで，○○商品のモニターを募集中です。」との案内を付した名刺を知人に渡すことは，本願発明と相容れないものではなく，むしろ，本願発明の効果に適っている。
アプローチ用のカードと名刺は，その性質や価値観において相反するものではなく，むしろ，親和するものである。
(2)ウェブサイトの閲覧率を高める効果について
引用発明は，ホームページのＵＲＬが記載された名刺を配ることにより，ホームページにユーザーを集客する効果を奏するものである。そうしてみると，ＭＬＭのホームページのＵＲＬが記載された名刺を配ることによりＭＬＭのホームページにユーザーを集客し，ウェブサイトの閲覧率を高めるという効果は，引用発明が奏する効果の延長線上のものにすぎない。
(3)審決の相違点３の判断について
名刺を宣伝や広告などの手段として用いることは常套手段であり，また，名刺に掲載する情報は，目的に応じて決定できる設計事項である。したがって，名刺に，ＵＲＬに加えてアプローチの成立を促す説得情報，例えば，「ホームページで○○商品のモニターを募集中」といったユーザーの興味を引くような情報を掲載することは，当業者ならば容易に想到し得たことである。以上のとおり，審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由２に理由はない。
３取消事由３（相違点４の判断の誤り）に対して
「名刺」が「外形がカード状」であって「携帯手渡し式アプローチ用のカード」であることは一般常識である。また，仮に，本願発明の「カード」を，「外形がカード状に折りたたんだ形態」のものに限定解釈するとしても，外形をカード状に折りたたんだ形態は，接着式郵便はがき等にみられるように周知の形態であるから，例えば，名刺よりも大きなカードを名刺サイズに折りたたんだものとして，ＵＲＬを「見やすい大きさできちっと表示する」スペースを確保することは，引用発明の目的の範囲内である。
あるいは，名刺と同様に，人に接する場合に用いられ，渡されたら丁重に受け取ることが慣習とされている異動の案内状や，クリスマスカードといった，折りたたみの形態が一般的であるカードにＵＲＬを付すことによって「とにかくＵＲＬを広める」（甲２）ことは，引用発明の目的の範囲内である。以上のとおり，審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３に理由はない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（相違点１及び相違点２の判断の誤り）について
(1)本願発明について


本願明細書（乙１）の記載によれば，本願発明は，告知手段のアプローチ用のカードを用いることにより，ＭＬＭにおいてディストリビューターが行う勧誘説明を，インターネットのホームページが代行することにより，説明能力の格差と，説明に費やす労力をなくすとともに，拒絶等の心理的負担を回避でき，かつ，配った人の中から関心を持った人のみをサインアップに導く状況を整えることができるものである（段落０００９）。また，アプローチ用のカードを携帯に便利で手渡しやすい形状にすることにより，リクルートの機会喪失を防ぐことができるものである（段落００１０）。
そして，このアプローチ用のカードには，リクルート対象者を，インターネットのホームページに誘導するために，アプローチ用として機能するホームページに興味を持つ内容のメッセージを備えるものである（段落００１４）。なお，告知手段のアプローチ用のカードには，名刺の有する機能を付け加えることも記載されている（段落００１１）。
(2)引用発明について
引用例２（甲２）には次の記載がある。
「ホームページにユーザーを集客する方法としてはバナー広告などのインターネット広告が一般的ですが，ここではインターネット広告以外によるホームページアドレス（ＵＲＬ）の告知方法について考えてみましょう。
■特別な広告費をかけない集客法
①商品やパッケージにＵＲＬを表記
②テレビ・新聞・雑誌・ラジオなどのマス広告の制作物にＵＲＬを表記（図２）③商品のパンフレットやリーフレット，ポスターなどのＳＰ（セールスプロモーション）ツールにＵＲＬを表記
④名刺にＵＲＬを表記。」（１１２頁上欄１行～１３行）上記記載によれば，引用例２には，審決の認定した引用発明が記載されている。審決の引用発明の認定並びに一致点及び相違点の認定については，当事者間に争いがない。
(3)引用例１（甲１）の記載
引用例１（甲１）には次の記載がある（記載中の数字の誤りについては訂正しない。）。
「３つ目は『ある行為自体では，それほど景品がもらえないが，ユーザーを集めるとよりポイントがもらえる』という形だ。一般的にはMultiLevel   Marketing（ＭＬＭ）と呼ばれているもので，アムウェイ型といえば分かるだろうか。アクションごとのポイントは少ないが，５人が５人に紹介して，それがさらに５人に紹介すれば５２５人になるから，友達１人当たりの商品が１００円であっても，あっという間に５万円以上に達してしまう仕組みだ。」（２４３頁左欄１５行～２５行）
(4)審決の判断について
ア審決は，「ア    相違点１及び相違点２について」において，「ホームページをユーザーに対する商品やサービスの宣伝や説明のための手段として用いることは周知の技術手段である」と認定した上で，「一方，「ＭＬＭ（MulchLevelMarketing）」と呼ばれる商法は，例えば引用例１（略）に記載されているように，本願出願前において公知であるところ，ＭＬＭは，ユーザーを勧誘し特定組織に引き込むことにより成立する，一種の商品又はサービスであり，ユーザーを勧誘するためには，当然，ユーザーに対してＭＬＭを宣伝したり説明したりする必要性がある」と認定し，「そうすると，「ＭＬＭ」においても，一般の商品やサービスと同様に，ホームページを利用する動機があるといえるから，引用発明において，「ホームページ」を，「ＭＬＭ」におけるユーザーに対する宣伝や説明のための手段とし，名刺に当該ホームページのアドレスを表記することは，当業者であれば容易に想到し得る・・・」と判断している。
審決の，「ホームページをユーザーに対する商品やサービスの宣伝や説明のための手段として用いることは周知の技術手段である」との認定は，当事者間に争いがない。また，原告が主張するように，ＭＬＭにおいては，対面勧誘が共通して用いられているビジネス手法であり，この勧誘行動は，アプローチステップと説明ステップが主要プロセスといえるから，審決が「ＭＬＭは，ユーザーを勧誘し特定組織に引き込むことにより成立する，一種の商品又はサービスであり，ユーザーを勧誘するためには，当然，ユーザーに対してＭＬＭを宣伝したり説明したりする必要性がある」と認定したことにも誤りはない。
そして，「ユーザーに対してＭＬＭを宣伝したり説明したりする必要性があ」り，「ホームページをユーザーに対する商品やサービスの宣伝や説明のための手段として用いることは周知の技術手段である」ことから，審決が「「ＭＬＭ」においても，一般の商品やサービスと同様に，ホームページを利用する動機があるといえる」と判断したことに誤りはない。
イ原告は，本願発明の「ＭＬＭ」においては，２０歳以上ならば誰でもディストリビューターとして起業でき，ディストリビューターの勧誘能力に甚だしい格差があることから，これによる勧誘行動障害を克服する必要があると主張する。しかし，営業担当者の勧誘能力の格差が存在し，この格差を克服するという目的は，どのような商品やサービスを取引の対象とする営業活動においても広く共通する目的であると認められるから，ＭＬＭに限定されない営業活動全般において一般的なものである。
また，名刺は，訪問・面会その他，人に接する場合に通常用いられるものであり，本願明細書にも「告知手段のアプローチ用のカードに名刺の有する機能を付け加えることにより，前記アプローチ用のカードが心理的に手渡し易くな」ることが記載されている（段落００１１）から，本願発明においても，名刺を渡すことには，大きな行動障害が存在しないことを前提とすることは明らかである。さらに，審決が「「ＭＬＭ」においても，一般の商品やサービスと同様に，ホームページを利用する動機があるといえる」と認定したことに誤りはないことは，上記アのとおりであるから，引用発明を，引用例１に記載された「ＭＬＭ」におけるユーザーに対する宣伝や説明のための手段として用いることは，当業者が容易に想到し得るものである。
そして，「ホームページをユーザーに対する商品やサービスの宣伝や説明のための手段として用いることは周知の技術手段である」ことから，引用発明は，ユーザーに対する商品やサービスの宣伝や説明のための手段として用いるホームページに集客することによって，当該ホームページの閲覧を通して，商品やサービスの宣伝や説明が一定の内容として行われることになり，営業担当者の説明能力や勧誘能力の格差を減少する効果を奏するものといえる。そして，引用発明を，引用例１に記載された「ＭＬＭ」におけるユーザーに対する宣伝や説明のための手段として用いた場合には，「個々のディストリビューターの勧誘能力差を最小化し，誰でも対面勧誘が簡易に行うことができるようにすることに伴って説明手段であるウェブサイトの閲覧率を高める」などの作用効果を奏するものと認められる。よって，審決が「引用発明において，「ホームページ」を，「ＭＬＭ」におけるユーザーに対する宣伝や説明のための手段とし，名刺に当該ホームページのアドレスを表記することは，当業者であれば容易に想到し得る」と判断したことに誤りはなく，原告主張の取消事由１には理由がない。


平成２７年１月２０日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００６９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１２月２４日
判決
原                  告        エスペ   ートロ   ワアッシ   ュ訴訟代理人弁理士         恩    田              誠
恩    田    博    宣
中    嶋    恭    久
小    林    徳    夫
本    田              淳
中    村    美    樹
被                  告        特許庁   長官指定代   理人       中    村    達    之
金    澤    俊    郎
槙    原              進
井    上    茂    夫
堀    内    仁    子
伊    藤    元    人
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１１－２５５８５号事件について平成２５年１１月１３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１８年３月２１日，発明の名称を「燃焼機関の作動パラメータ最適化方法」とする国際特許出願をした（ＷＯ２００６／１００３７７，特表２００８－５３４８３８号。パリ条約による優先権主張：平成１７年３月２２日，フランス）が，平成２３年７月１５日，拒絶査定を受け，同年１１月２８日，審判請求をした（不服２０１１－２５５８５号）。その後，原告は，平成２５年９月５日付けで手続補正をした（本件補正）。
特許庁は，平成２５年１１月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同月２６日に原告に送達された。
２本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（本願発明）は，以下のとおりである（分説は，当裁判所が付した。）。
【請求項１】
「Ａ：エンジンの燃料噴射，燃焼又は後処理からなる特定のエンジンの作動のためのパラメータ，規則又はマッピングを組み入れた電子又はデジタルシステム（１２）によって駆動されるエンジンの作動を最適化する方法であって，該パラメータは，エンジンの温度，オイルの温度，及び冷却剤の温度を含む温度のうちの少なくとも１つと，エンジンの速度と，大気圧および環境空気温度を含む外部パラメータとを含み，該マッピングは，記録された設定値を含み，本方法は，Ｂ：充填システム（３），燃料タンク（２），ポンプ（５），燃料フィルタ（６），及びエンジン燃料システム（４）を含むエンジン燃料回路（１）ならびに燃料タンクへの戻り回路に配置される少なくとも１個の近赤外分光センサ（７）を用いて，燃料を構成する炭化水素の分子構造を判定する近赤外分光分析工程を通じて，電磁放射線及び燃料を構成する材料の間の相互作用を測定する工程と，Ｃ：該分析結果に基づいて，エンジン噴射，燃焼及び後処理のパラメータ，規則及びマッピングを選択又は変更する工程とを含むことを特徴とする方法。」３審決の理由の要点（争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。）本願発明は，引用例（特表平８－５０１８７８号公報。甲１）記載の発明（引用発明）並びに周知技術及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
(1)引用発明の認定
「エンジン管理装置によって駆動されるエンジンの作動を最適化する方法であっ
て，本方法は，
燃料ラインに配置される光学手段１，光学的結合手段２，インライン・ガソリンセル３及び光検出器４からなる少なくとも１個の装置を用いて，燃料を構成する炭
化水素の近赤外分光分析を行う工程と，
該分析結果から得られた物理的特性データに基づいて，エンジン管理装置による制御を行う工程とを含む方法。」
(2)本願発明と引用発明との対比
（一致点）
「エンジン制御システムによって駆動されるエンジンの作動を最適化する方法で
あって，本方法は，
燃料系に配置される少なくとも１個の近赤外分光センサを用いて，燃料を構成する炭化水素の性質についての近赤外分光分析を行う工程と，該分析結果を利用して，エンジン制御を行う工程とを含む方法。」
（相違点）
１：本願発明においては，エンジン制御システムが，エンジンの燃料噴射，燃焼又は後処理からなる特定のエンジンの作動のためのパラメータ，規則又はマッピングを組み入れた電子又はデジタルシステム（１２）であって，該パラメータは，エンジンの温度，オイルの温度，及び冷却剤の温度を含む温度のうちの少なくとも１つと，エンジンの速度と，大気圧及び環境空気温度を含む外部パラメータとを含み，該マッピングは，記録された設定値を含むシステムであり，エンジン制御を行う工程が，エンジン噴射，燃焼及び後処理のパラメータ，規則並びにマッピングを選択又は変更する工程であるのに対し，引用発明においては，エンジン制御システムとしてのエンジン管理装置の具体的構成が不明であり，エンジン制御を行う工程の内容も不明である点。
２：燃料系が，本願発明においては，充填システム（３），燃料タンク（２），ポンプ（５），燃料フィルタ（６），及びエンジン燃料システム（４）を含むエンジン燃料回路（１）並びに燃料タンクへの戻り回路であるのに対し，引用発明においては燃料ラインの具体的構成が不明である点。
３：本願発明においては，燃料を構成する炭化水素の性質についての分析を行う工程が，燃料を構成する炭化水素の分子構造を判定する近赤外分光分析工程を通じて，電磁放射線及び燃料を構成する材料の間の相互作用を測定する工程であり，該分析結果に基づいて，エンジン噴射，燃焼及び後処理のパラメータ，規則並びにマッピングを選択又は変更するのに対し，引用発明においては，燃料を構成する炭化水素の性質についての分析を行う工程が，燃料を構成する炭化水素の近赤外分光分析を行う工程であり，当該分析結果から得られた物理的特性データに基づいて，エンジン管理装置による制御を行う点。
(3)相違点についての検討
ア相違点１
エンジンの温度，オイルの温度，冷却材の温度や，エンジンの速度，大気圧あるいは気温をパラメータとし，マップを用いてエンジンの燃料噴射や後処理の制御を行うことは，周知のエンジンの制御技術にすぎず（周知技術。甲６（特開２００１－２８９０９２号公報）段落【００５８】ないし【００７９】，図１及び図３等参照。），引用発明において，エンジン制御システム及びエンジン制御工程として，上記周知技術を採用し，相違点１に係る発明特定事項のように特定することは，当業者が容易に想到し得たことである。


イ相違点２
車両において，フィラーパイプ，燃料タンク，燃料ポンプ，燃料フィルタ，燃料タンクからエンジンへ燃料を供給するパイプ及びエンジンからの戻りパイプを含めた燃料系の構造は，一般的な構造であるから（慣用技術），引用発明において，燃料系の具体的構成として，上記慣用技術を採用し，相違点２に係る発明特定事項のように特定することは，当業者が容易に想到し得たことである。
ウ相違点３
一般に，近赤外線を含む赤外線を用いた分光分析は，分子が特定の波長の赤外線を吸収することを利用して分子種を分析する方法として用いられるものであり，このことは技術常識である（社団法人日本化学会編「標準化学用語辞典」平成３年３月３０日丸善株式会社発行３３１頁「赤外分光法」欄，甲７。ロバート・ボッシュＧｍｂＨ著「ボッシュ自動車ハンドブック」１９９９年３月３１日第１刷株式会社シュタールジャパン発行５００頁左欄第８～３８行，甲８参照。）。引用発明は，近赤外分光分析により，炭化水素製品，すなわち，燃料の物理的特性を得る方法であり，その分子構造を分析結果として得るものではない。しかしながら，上記技術常識からみて，その実体は，近赤外光がどのような波長で吸収されているか検出しており，その波長は分子種によって決まることは自明であるから，吸収された近赤外光に対応する特定の分子構造を判定していることに等しく，それを数値処理して物理的特性データとして把握するか否か，どこまで詳細な分析を行うかは設計上の問題である。本願発明は，その分析結果の利用に関して，明細書の段落【００３９】に表１として示す二重エントリーテーブルを用いることは開示しているものの，二重エントリーテーブルに示された数値の意味や，判定された分子構造の具体的な利用態様は開示しておらず，エンジン制御に利用しているだけであるから，引用発明のように物理的特性として利用することと，実質的な技術上の差異はない。
したがって，相違点３は，実質的に相違点ではない。仮に，実質的に相違するとしても，上記のとおり技術上の差異はなく，当事者が容易に想到し得た程度のことである。
エ顕著な効果
本願発明の効果は，引用発明，周知技術及び慣用技術から予測できる効果を超える顕著な効果を奏するものでもない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用発明の認定誤り及び相違点の看過）引用例（甲１）には，エンジンの作動を最適化する方法の記載はなく，引用発明は，「エンジン管理装置によってエンジンを制御する方法であって，燃料ラインに配置される光学手段１，光学的結合手段２，インライン・ガソリンセル３及び光検出器４からなる少なくとも１個の装置を用いて，燃料を構成する炭化水素の近赤外分光分析を行う工程と，該分析結果から得られた物理的特性データに基づいて，エンジン管理装置による制御を行う工程とを含む方法。」と認定されるべきである。審決の引用発明の認定には誤りがある。
そして，本願発明との相違点として，「本願発明が，エンジンの作動を最適化する方法であるのに対し，引用発明はそうではない点」が挙げられるべきである。引用発明は，「炭化水素の分子構造を判定」した上での「エンジンの作動を最適化する方法」ではない。審決は，かかる相違点を看過したものである。
２取消事由２（相違点１の判断誤り）
特開２００１－２８９０９２号公報（甲６）には，作動ガスの温度などの作動状態に基づくエンジン制御が開示されているだけで，「炭化水素の分子構造を判定」するものでもなければ，燃料品質に基づくエンジン制御について開示したものでもない。このように，甲６には，最適化に関する開示や示唆はないから，審決が周知技術と認定したエンジン制御技術は，周知技術とはいえず，相違点１に係る構成は容易に想到できない。
３取消事由３（相違点３の判断誤り）
本願発明の「分子構造」は，単なる物理的特性データではないから，相違点３は，実質的な差異でないとはいえない。引用発明が判定するオクタン価は，結合構造ではないし，近赤外線分析における特定の波長の吸収率と結合構造に関係があることが周知であるとしても，分子構造までは判明しない。物理的特性データは，燃料の包括的特性を反映する統計値にすぎず，同じ燃料でも値が変動することがあり，正確性を期すことができない。これに対し，分子構造を備えた分光分析は，分光分析のデータ処理の結果としての新しいパラメータであり，本願発明の燃料モニタリングは，正確性において一大進歩を遂げるものである。このように，単なる物理的特性データの分析によるエンジン制御とは異なる。
本願発明において，行がマーカを示し，列が重さを示す例示的な二重エントリーテーブルが，分子構造を判定すべく使用されることは，本願明細書の記述から明確である。該二重エントリーテーブル中の数値をすべて足せば１００になることからも分かるように，該二重エントリーテーブルは，燃料中の各分子構造のパーセンテージを示し，これにより，燃料に存在する炭化水素分子の種類の判定が可能である。エンジン関係の当業者には，化学分野の知識はなく，相違点３は容易に想到できない。物理的特性データをエンジン制御のための入力パラメータとして使用するからといって，分子構造を入力パラメータとして使用することには想到しない。
４取消事由４（顕著な効果の看過）
本願発明は，二重エントリーテーブルを用いることで，燃料を構成する同様の炭化水素を正確に識別でき，燃料品質の普遍的な測定を提供することが可能である。本願発明は，第１の技術的効果として，燃料を構成する炭化水素特有の特徴である分子構造を識別し，特有のマッピングを用いることで，分子構造に対応する炭化水素分子を識別することができる。また，第２の技術的特徴として，分子構造を使用することによって，エンジン制御の最適化について正確性を大きく改善できる。さらに，第３の技術的特徴として，先行技術に開示される分子構造の判定とは異なり，個別の炭化水素分子を自身の自己点火遅延に結び付けることができ，分鎖における小さな差を識別することができる。このように，本願発明は，引用発明のような物理的データに基づく制御よりも，優れた正確性を有し，製造工程や登載車両の影響も受けないものである。審決は，これらの顕著な効果を看過したものである。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
引用例には，燃料品質モニタからの燃料品質についての情報をもとに，エンジン管理装置によって駆動されるエンジンの作動を制御する方法が記載されている。今日，自動車用のエンジン制御には，マイクロコンピュータを使ったデジタル制御，特に電子制御燃料噴射システムが採用されているが，該制御は，エンジン回転速度や吸入空気量等に基づいて，その回転速度や負荷（アクセル開度）にとって最適な点火時期や燃料と空気との混合比を与えるものである。よって，一般的に，自動車用のエンジンの作動を電子的に制御する方法は，運転者の要求に対してエンジンの作動を最適化する方法であるといえる。


したがって，引用例に記載されたエンジン管理装置においても，エンジンを制御する上で，燃費の観点や環境負荷の観点から，エンジンの作動を最適化して制御しているとみるのが自然であり，引用例には，エンジンの管理装置によって駆動されるエンジンの作動を最適化する方法が記載されているといえる。
２取消事由２に対し
甲６は，「エンジンの温度，オイルの温度，冷却材の温度や，エンジンの速度，大気圧あるいは気温をパラメータとし，マップを用いてエンジンの燃料噴射や後処理の制御を行うこと」が周知技術であることを示すものにすぎない。「エンジン作動を最適化する方法」は，引用例に開示されているから，甲６にエンジンの最適化に関する開示がなくても，相違点１に係る構成は容易に想到することができ，審決の相違点１に係る容易想到性の判断の当否に影響しない。なお，乙１にも，上記周知技術が開示されている。
３取消事由３に対し
本願発明において，近赤外線スペクトルの吸収率により求められる「分子構造」とは，赤外線分光分析法の技術常識（乙２～５）をふまえると，燃料を構成する炭化水素分子中の原子間の結合構造や分子中に含まれる官能基を示すものと理解できる。
他方，近赤外線分析の特定の波長の吸収率と，燃料を構成する炭化水素分子中の原子間の結合構造や分子中に含まれる官能基が関係あるという技術常識や，近赤外線分析の特定の波長の吸収率からオクタン価が算出されるのが周知事項であること（乙６，７）も踏まえると，引用例の近赤外線分析は，燃料を構成する炭化水素分子中の原子間の結合構造や分子中に含まれる官能基を判別するものであり，要するに，燃料中に混合物として含まれる炭化水素の分子構造を判定していることにほかならない。
よって，引用例には，燃料を構成する炭化水素の性質についての分析を行うに当たり，近赤外線分析により得たデータから，燃料を構成する炭化水素の分子構造を判定する処理が含まれているといえるから，本願発明と引用発明は，近赤外線分光センサを用いて燃料を構成する炭化水素の分子構造を判定している点において一致するといってよい。
そして，引用例は，近赤外線分析により，燃料を構成する炭化水素分子中の原子間の結合構造や分子中に含まれる官能基を判定し，分子構造を判定しており，この分子構造に係る吸収率のデータからオクタン価を算出し，その算出したオクタン価の値を使って燃料の性状を把握し，エンジン制御を最適化しているものである。他方，オクタン価は，ノッキング低減を図る上で，エンジン制御における主要なパラメータであり，エンジン制御を最適化する際には，必ず考慮されているはずであるところ，本願発明も，エンジン制御を最適化するに当たり，ノッキング低減を図るのであれば，分子構造に係るデータからオクタン価のようなノッキング低減に係るパラメータを算出して，そのパラメータをもとにエンジン制御を行うことを排除していない。そうすると，本願発明も，近赤外線スペクトルの吸収率の値から分子構造を求め，分子構造に係るデータからエンジン制御に係るパラメータとしての物理的特性データを算出し，その物理的特性データをもとにエンジン制御を行っているものとみることができるし，そうでないとしても，分子構造に係るデータは，エンジン制御を行うためのパラメータを算出する過程における中継値にすぎず，引用例の物理的特性データと変わるところはないといえる。本願明細書には，分子構造を判定することまでは記載されているものの，その後の処理については記載されておらず，二重エントリーテーブルの指数と共に判定された分子構造を，具体的にどのように処理して，エンジン制御に利用するのかは記載されていない。自動車の燃料であるガソリンは分子構造の異なる数百を超える多数の炭化水素分子の混合物であるから，二重エントリーテーブルに示されるデータの数よりも，ガソリンに含まれる炭化水素分子の種類の数の方が多く，個々の分子を特定することはできない。
燃料の性状が，燃料の製造条件等により違うのは技術常識であり，エンジン制御技術に係る研究開発を進める上で，当業者であれば，必要な範囲で燃料の分析技術にも知識を持ち合わせているとみるべきであり，更に化学分野の知識が必要であれば，文献調査等を行うことにより，対応する知見を備えることができる。また，自動車産業や自動車部品産業における研究開発の現場においては，機械のほか，材料，電気，化学，制御，情報等の各技術分野の専門家を集めたチームで行われているのが一般的であり，エンジン関係の専門家が近赤外線分光分析の知識を有していなくとも，チーム内の化学分野の専門家から助言を得ることができる。
４取消事由４に対し
二重エントリーテーブルでは，多数の炭化水素分子の混合物であるガソリン等燃料中にある，個々の炭化水素分子を特定することはできない。本願明細書には，近赤外線分析により「分子構造」を判別する旨記載されているが，この「分子構造」は，燃料を構成する炭化水素分子中の原子間の結合構造や分子中に含まれる官能基を示すものであるから，個別の「炭化水素分子」を識別できる旨の主張は，本願明細書の記載に基づかないものである。
本願発明は，二重エントリーテーブルを発明特定事項としておらず，近赤外分光センサで「分子構造を判定」すると特定されているのみであるから，原告の主張する３つの技術的特徴は，本願発明で特定される構成により必ずしも達成できるものではない。
燃料を構成する炭化水素の近赤外線分光分析を行って，燃料中の「分子構造」を判別してエンジン制御を行う点で，本願発明と引用発明の間に差違はなく，効果の上でも差違が生ずるとはいえない。
引用発明は，車に搭載された装置で近赤外分光分析を行うから，本願発明と同様に給油所等での変化に影響されることはない。
第５当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願明細書（甲９，１０，３０，３１）には，次のとおりの記載がある。
【技術分野】
【０００１】
本発明は，電子又はデジタル管理システムによって駆動される熱機関の作動を最適化する方法に関する。
【背景技術】
・・・
【０００３】
電子又はデジタルシステムは，例えばエンジン，オイル，冷却剤の温度，エンジン速度等の一組のパラメータ，大気圧，環境空気温度等の外部パラメータに基づき，最新の作動指令に関する情報を恒久的に与える一連のセンサ及び検知器と結合される。
【０００４】
電子又はデジタルシステムは，このような瞬時値を，マッピング（複数）に記録された設定値と比較すると共に，設定モデル及び所定の特性曲線を用いて，後に続く工程のための新しい設定点を計算する。この電子又はデジタルシステムは，特に，エンジンへの燃料噴射量，設定スパーク，注入燃料圧の設定，排出ガスの再利用，又は噴射時間を変化させ得る。
・・・
【０００８】


試験台でのエンジンタイミング作動（噴射，燃焼，及び後処理マッピング及び規則）は，一連の規格燃料において実施される。この目的のために，エンジン製造業者は，以下のような燃料を表す利用可能な規格物理化学特性を用いる：―ガスエンジンの調査オクタン価及びエンジンオクタン価
―ディーゼルエンジンのセタン価
―蒸留曲線
―ガスエンジンの蒸気圧又は張力
―ディーゼルエンジンの引火点
―ディーゼルエンジンの冷却抵抗（曇り点，流動点，及びろ過限界温度）
―密度
―酸素化合物含有量
全てのエンジン製造業者は，このような値がエンジンの精密な設定に十分ではないという事実に合意している。なぜならば，このような値は燃料品質を表すが，「燃料‐エンジン」妥当性を考慮していないからである。例えば，調査及びエンジンオクタン価は，「ピンキング」問題の解決に関係ないといえる。実際のところ，このような価は，５０年以上も前に開発された規格エンジンで測定されるものであり，もはや，２１世紀のエンジンに必要とされる情報を伝えるように完全に適用されていない。
・・・
【００１２】
それ故，物理化学特性及び品質は関連がなく，また給油所で燃料は大きく変化するので，燃料エンジン結合は，現在のところ，完全に最適化され得ない。この変動を考慮にいれ，また現在利用可能な品質情報の不適切さを補償するために，製造業者は，車両を破損させることなく，また可能な限り低消費を有する一方で，排出ガス規定に従うように，電子又はデジタルシステム開発の過程において，多くの譲歩をしなければならない。
・・・
【００１５】
しかしながら，公害防止規格は常により厳しく，また車製造業者は，各販売車両について，排気ガス中の規制排出物例えば二酸化炭素を，その態様寿命に亘り，エンジン性能を犠牲にすることなく低減するように試行し続けている。それ故，タンクにおける燃料の固有品質を考慮することにより，エンジン設定を向上させる必要がある。考慮に入れられる品質パラメータは，エンジン設定を向上させるために，極めて妥当に，規格化物理化学特性と区別されるべきである。
・・・
【００１８】
特許文献５は，近赤外線分光法により，燃料特性を決定する車載方法に関する。この文献は，規格化物理化学特性に限定され，エンジン設定とは殆ど関連がない。・・・
・・・
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
本発明の目的は，エンジン作動最適化方法を提供することにより，燃料エンジン結合に適切な，燃料の関連質的測定値の決定の要求を満たすことにあり，本方法は，燃料構成成分の分子構造の分析に基づく燃料の関連質的分析工程を含む。このような分析は，電子又はデジタルシステムが，測定結果に基づいて，実時間でまた最適な，その上エンジンの噴射，燃焼及び後処理のパラメータ，規則，及びマッピングを設定することを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
この目的のために，本発明は，エンジンの噴射，燃焼又は後処理のために少なくとも１個のパラメータ，又は１個の規則，又は１個のマッピングを組み入れた電子又はデジタルシステムにより，熱機関セットの作動を最適化する方法に関し，本方法は，充填システム，燃料タンク，ポンプ，燃料フィルタ，及びエンジン燃料システムを含むエンジンの燃料回路，並びに燃料タンクへの戻り回路に配置された少なくとも１個のセンサから，燃料組成を分析する工程と，この分析結果に基づき，噴射，燃焼又は後処理のために前記パラメータ，規則，又はマッピングを選択又は変更する工程を含む。本方法は，燃料組成分析工程が，燃料を構成する炭化水素の分子構造の分光分析工程を含むことを特徴とする。
【００２３】
このような方法によれば，その分子構造の決定によって，燃料品質の普遍的な測定値を獲得することが可能となる。それ故，燃料の規格化物理化学的性質／性質（複数）の一つ又は複数が決定されることはなく，規格化物理化学性質，例えばオクタン価，セタン価，蒸気圧，蒸留曲線，及び酸素含有量の使用及びモデル化に固有の問題が克服される。
・・・
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
図１を参照して，エンジンの噴射，燃焼，又は後処理のパラメータ，規則，及びマッピングによって駆動される熱機関の作動を最適化する方法を説明する。燃焼機関には，燃料タンク２，タンク充填システム４及び燃料回路４を含む燃料回路１によって燃料が供給される。回路は，例えば１個又はそれ以上の燃料ポンプ５と，１個又はそれ以上の燃料フィルタ６と，燃料タンク１１への戻り回路を含む。本発明に係る方法は，付加的であっても，またそうでなくても，燃料及びバイオ燃料の規格に合ったあらゆる種類の燃料（ガス，液化ガス，ガソリン，灯油，軽油，重油）に適用され，それらの主要構成成分は炭素，水素及び酸素である。
【００２８】
本発明に係る方法は，燃料の分子構造に基づいて，エンジンの噴射，燃焼又は後処理からなる特定のエンジンの作動のためのパラメータ，規則，又はマッピングを選択し，或いは変更する工程からなる。この目的のために，エンジンに供給する燃料の分子構造は，燃料を構成する炭化水素の分光分析を用いて分析される。この構造の判定工程は，電磁波及び燃料を構成する材料の間の相互作用を測定する工程を含む。
【００２９】
分光分析は，燃料組成の近赤外線分析からなる。・・・
【００３０】
近赤外線分析について，以下に説明する。
分光センサ７は燃料回路１に配置されると共に，エンジンの電子又はデジタルシステムに接続される。近赤外線分析の場合には，センサ７は光源８と，分光システムと，燃料サンプリングセル９と，感光性検出システム１０と，専用コンピュータ２０からなる。専用コンピュータ２０によれば，測定順序を設定し，センサ７の正しい作動を調整及び設定することができる。コンピュータ２０は，近赤外線スペクトルの処理に関連する全ての計算を実行することを可能にするモデルを含み得る。・・・
・・・
【００３６】
・・・
エンジンコンピュータによって，エンジン作動を管理する電子又はデジタルシステム１２を形成する電子ボックスに入れられたテーブルは，燃料の純炭化水素群の存在に関連する燃料分子構造の特定の指示マーカを，エンジン噴射，燃焼及び後処理のパラメータ，規則及びマッピングと結びつける複数の入力マトリックスである。
【００３７】
炭化水素群は，例えば以下のように分類され得る：
―飽和炭化水素（直鎖又は分枝炭素開鎖又は閉鎖アルカン）；―不飽和炭化水素（１個又はそれ以上の二重結合を含む開鎖又は閉鎖オレフィン）；―芳香族炭化水素（ベンゼン鎖を伴う１個又はそれ以上の不飽和環）；―酸素富化有機化合物：少なくとも１原子の酸素を含む分子（アルコール，アルデヒド，ケトン，エステル，エーテル，酸・・・）
例えば，燃料近赤外線スペクトルの吸収率は，考慮された波長を有する領域において測定される。各選択波長について測定された吸収率の値は，二重入力マトリックスへ情報を供給して，分子構造を計算するために，周知の計量化学ルールに従って，参照データベースで既に補正されている数学的且つ統計的普遍モデルに導入される。


【００３８】
コンピュータによって記憶装置の特定位置に入れられる例証的な二重エントリーテーブルは，以下のテーブルに示される。このテーブルは，規格ＥＮ２２８に対応するガソリンについて得られるものである。
【００３９】
【表１】
・・・
【００４５】
・・・列ｎ及び行ｉの交差部分における指数によって，燃料の分子構造が精確に分かる。この情報は，エンジンタイミングの間に既に組み入れられると共に，電子又はデジタルシステムはこの情報を利用し，且つこの情報をエンジン噴射，燃焼及び後処理のためのパラメータ，規則及びマッピングにおいて最適化できるように適応される。
【００４６】
車両の場合には，センサ７による燃料分子構造の搭載分析の間に，電子又はデジタルシステムが，タンク内における燃料の分子構造に関する更新情報を受け取ることにより，設定値，規則及びマッピングを選択又は変更することが可能となり，エンジンに供給する燃料に基づき設定値が最適化される。
・・・
(2)なお，上記記載の参考として，本願明細書（甲９）の図１を掲記する。
【図１】
(3)本願発明の概要
本願発明の要旨は，上記第２の２のとおりであるが（ただし，分説Ｂは，「充填システム（３），燃料タンク（２），ポンプ（５），燃料フィルタ（６），及びエンジン燃料システム（４）及び燃料タンクへの戻り回路を含むエンジン燃料回路（１）ならびに燃料タンクへの戻り回路に配置される少なくとも１個の近赤外分光センサ（７）を用いて，燃料を構成する炭化水素の分子構造を判定する近赤外分光分析工程を通じて，電磁放射線及び燃料を構成する材料の間の相互作用を測定する工程と，」の明らかな誤記と認める。なお，太線及び取消線部分が訂正箇所である。），本願明細書の上記記載によれば，本願発明は，次のような発明である。本願発明は，電子又はデジタル管理システムによって駆動される熱機関の作動を最適化する方法に関するものである（【０００１】）。エンジンタイミング作動（噴射，燃焼及び後処理のマッピング及び規則）は，一連の規格燃料において実施され，この目的のために，例えばオクタン価やセタン価といった燃料を表す物理化学特性が用いられるが，燃料の物理化学特性と品質は関連がなく，また，給油所で燃料は大きく変化するので，燃料エンジン結合は完全に最適化され得ない（【０００８】，【００１２】）。
そこで，本願発明は，燃料の物理化学特性ではなく，燃料の固有品質（品質パラメータ）を考慮することにより，エンジンの作動を最適化する方法を提供するものである（【００１５】，【００２１】）。
本願発明は，燃料を構成する炭化水素の分子構造を分光分析を用いて分析することにより，燃料品質の普遍的な測定値を獲得し，この分析結果に基づいて，エンジン噴射，燃焼及び後処理のパラメータ，規則並びにマッピングを選択又は変更するというもので，この構成により，物理化学特性に固有の問題を克服し，エンジンの作動を最適化することができる（【特許請求の範囲】，【００２３】，【００２８】，【００４５】）。
２取消事由１
(1)引用発明の認定
ア引用例（甲１）には，次のとおりの記載がある。
「【特許請求の範囲】
１．所定のスペクトル範囲内の（近）赤外線放射を供給する手段と，（近）赤外線スペクトル領域内の選択した波長の光を透過させる手段と，この透過手段からの光を炭化水素製品ラインへ供給する手段と，炭化水素製品ライン中に光路長を設けられるようにする手段と，
前記光路を通った光を検出する手段と，
得た信号を，スペクトル分析して，スペクトルデータを，オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧などまたはガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データに相関させるための処理器に入力させる手段とを備え，オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧などまたはガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データをオンライン測定する装置。」
「燃料品質監視装置
本発明は，エンジン管理装置の制御（たとえば，フィードフォーワード制御）に使用するために，燃料品質についてのフィードフォーワード情報を供給するために使用するインライン燃料品質モニタに関するものである。そのような装置は，運転者またはエンジンに燃料品質について知らせるために，自動車の小型軽量の計器として応用されるので有利である。
得られた情報は，燃料のオクタン価，セタン価，蒸気圧密度などの，炭化水素製品の物理的特性データ，および複合燃料車に使用するための，ガソリン／アルコール比である。当業者には周知のように，有機化合物は赤外線スペクトル領域（約１μｍ～約３００μｍ）において独特のスペクトル特徴を有する。物質の物理的特性と化学的特性の間の相関，およびそれらの物質の近赤外線（ＮＩＲ）スペクトルを得るためのポテンシャルが既に開示されている（たとえば，ヨーロッパ特許ＥＰ－Ａ－０，３０４，２３２号およびＥＰ－Ａ－２，０８５，２５１号参照）。
トレーニングセットとして知られている，大量のデータセットにおけるスペクトルの傾向を見つけることによって実験モデルを製作できる。（近）赤外線分光学は迅速かつ信頼でき，オンライン実時間測定を行うために応用できる可能性がある。特徴付けられた無鉛ガソリンのトレーニングセットのスペクトルを得るために分光計を使用できる。モデルを構成するために主成分回帰法，縮小ランク回帰法，部分最小二乗法などの複雑な多変量統計技術の応用によって，所与の燃料のリサーチ法オクタン価（ＲＯＮ）を予測できる。それら技術は分光計によって提供されるデータ点の全てを要し，最初のＲＯＮ測定値を可変性を伴うように予測する。したがって，燃料の性能品質を予測するために，（近）赤外線分光技術を実験モデルと共に使用できる。しかし，それらの技術をオンライン実時間現場計測に応用することはありふれたことではない。その理由は，分光計が高精度に動く光学部品を使用し，それらの部品が，石油化学プラントまたは流通ターミナルにおいて見られるような，汚れた好ましくない環境に極めて敏感であるからである。測定器の製作者はより頑丈な分光計の製作に努力している。改良されているにもかかわらず，非常に高価な分光計は，取扱いに注意を要する性質，人件費，および過酷な環境にあるために，オンライン実時間監視には理想的なものではない。データの解析への（近）赤外線技術および統計技術の応用を簡単にする方法が必要である。
現在，（近）赤外線（０．７８～３０μｍの波長が有利である）技術を使用し，（リサーチ法）オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧密度などまたはガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データをオンラインおよび実時間で測定するためにニューラル・ネットワークに結合され，および，とくに，自動車に容易に応用できる小型で，頑丈，かつ安価な信頼できる「動かない部品」による測定器が開発されている。


したがって，本発明は，所定のスペクトル範囲内の（近）赤外線放射を供給する手段と，（近）赤外線スペクトル領域内の選択した波長の光を透過させる手段と，この透過手段からの光を炭化水素製品ラインへ供給する手段と，炭化水素製品ライン中にある光路長を設けられるようにする手段と，前記光路を通った光を検出する手段と，得た信号をスペクトル分析して，スペクトルデータを，オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧などまたはガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データに相関させるための処理器に入力させる手段と，を備え，オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧などまたはガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データをオンライン測定する装置を提供するものである。」（４頁２行～５頁２２行）
「以下，ガソリンのオクタン価の予測に関して本発明をとくに説明するが，本発明はそれに限定されないこと，かつ蒸気圧，密度，セタン価などの予測にも使用できることが当業者には分かるであろう。
トレーニングセットのガソリンに対応するスペクトルのセットについてのデータ解析を下記のようにして行う。
１．セットの平均スペクトルを発生して個々の各スペクトルと平均スペクトルとの間の差を計算する。
２．平均スペクトルは５０００程度のデータ点であるから，１００種類の燃料のセットを分析する問題は非常に困難である。データを取り扱いできる問題の変数の数まで減少できるようにする技術が求められる。
３．ニューラルネットワーク技術の場合には，測定波長の数を物理的に減少することによってデータを減少する。データ減少は次のようにして行う。すなわち，ガスオイルのトレーニングセットに対して，たとえば，主成分解析等の多変数統計技術を用いて，オクタン価との相関に対する各スペクトルデータ点の相対的な重要性を表す「特性スペクトル」を発生する。そうすると，スペクトル測定は，通常は５番と１０番の間の個別の波長に単純化される。ニューラルネットワークへの入力として吸光度値を使用する。
・・・
本発明の測定器はガソリンのオクタン定格の影響を及ぼすことが知られているＣ－Ｈ結合震動構造から情報を発生するために選択した，５つの個別波長における（近）赤外線吸光度を集めるのに有利である。測定した吸光度を，基線を与えるために選択して，炭化水素情報を含まない波長の１つに正規化する。これによって周囲条件（温度，（近）赤外線源，電子的ドリフト等）が変化しても差支えがなくなり，残りの４つの測定がニューラルネットワークに加えられる。」（６頁１３行～８頁６行）
「第１図を参照すると，光学手段１が示されている。この光学手段１は複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）と，フィルタおよびレンズホルダとを含むと有利である。簡明にするために，エンジンまたは車へのこの解析器の機械的な結合は示していない。
手段１は，炭化水素製品ライン（図示せず）に適当なやり方で取り付けられているインライン・ガソリンセル３に，適当な任意の光学的結合手段（多用途光ファイバの束が有利である）２を介して連結される。
更に，光検出器４が設けられる。この光検出器は得た信号をスペクトル解析処理のために電子装置とニューラルネットワークに供給する。第１図には５個の発光ダイオードがあるが，適当な任意の数を設けることができる。簡明にするために，スペクトル解析処理のために電子装置とニューラルネットワークは示していない。本発明の装置の形状は，エンジンをベースとする測定器として車に搭載できるようなものにすると有利である。」（８頁１１行～２３行）
「本発明の装置の動作は下記の通りである。
５個の発光ダイオード（ＬＥＤ）が，たとえば，１～２．０ミクロンのスペクトル範囲の近赤外線を発生する。ＬＥＤからの光は平行にされて干渉フィルタ（各ＬＥＤに１つ）を通らされる。そのフィルタは近赤外線スペクトル領域（たとえば，１～１．５ミクロン）中の選択した波長の光を透過させる。ガソリンの場合には，５つの波長を１１０６ｎｍ，１１５０ｎｍ，１１７０ｎｍ，１１９０ｎｍ，１２１９ｎｍにし，正規化波長を１１０６ｎｍにすると有利である。正規化波長をそのような値にする理由は，その波長ではガソリンの吸光度が最低で，良い基線測定値が得られるためである。ガソリン／アルコールでは別の波長を必要とし，１７６６ｎｍと１７３０ｎｍが有利である。それらは他の波長に加えて求められることがある。光ファイバ束（５本を１本にまとめる）がフィルタを通った光を集めて，選択したＬＥＤから，光を炭化水素ラインに供給する。
ＬＥＤの選択は電子的パルスによって行われ，ＬＥＤを１個ずつパルス励起することによって迅速な（＜１秒）測定を行えるようにできる。２０ｍｍが有利な１０～３０ｍｍの光路長を使用できるようにするために，光窓を燃料ラインのインラインセルの前に置くと有利である。光路を通って送られた光を検出して，得た信号をスペクトル解析のために電子処理装置およびニューラルネットワークに供給するために，インジウム・ガリウム・ヒ素検出器を装着する。」（９頁２５行～１０頁１６行）
【図１】
イ上記記載によれば，引用発明は，以下のとおりのものと認められる。引用発明は，フィードフォーワード制御などのエンジン管理装置の制御に使用するために，燃料品質についてのフィードフォーワード情報を供給するために使用する燃料品質監視装置に関するもので，自動車の小型軽量の計器として応用されるものである。フィードフォーワード制御とは，自動制御の方式の１つで，制御系に入ってくる指令値や外乱を検知し，その影響が及ぶ前にこれを打ち消してしまうものであり，フィードバック制御に付加して高性能化を図るもの，すなわち，エンジン作動の最適化を図るものである。
（近）赤外線分光学技術は，燃料の性能品質を予測するものとして，迅速で信頼性も高く，オンライン実時間測定を行うために応用できる可能性があるが，分光計は，高精度に動く光学部品を使用するため，環境に極めて敏感であり，オンライン実時間現場計測に応用しにくく，頑丈なものは，非常に高価で，取扱いに注意を要する上に，過酷な環境での使用に適しない。近時，（近）赤外線技術を使用し，（リサーチ法）オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧密度などのガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データをオンライン及び実時間で測定でき，自動車に容易に応用できる小型で，頑丈，かつ安価な信頼できる「動かない部品」による測定器が開発されるようになったが，１００種類の燃料のセットを分析する問題は非常に困難であり，データを取り扱いできる問題の変数の数まで減少できるようにする技術が求められた。


そこで，引用発明は，燃料ラインに配置される光学手段１，光学的結合手段２，インライン・ガソリンセル３及び光検出器４からなる少なくとも１個の装置を備え，例えば，主成分解析等の多変数統計技術を用いて，オクタン価との相関に対する各スペクトルデータ点の相対的な重要性を表す「特性スペクトル」を発生し，スペクトル測定を単純化し，具体的には，ガソリンのオクタン定格の影響を及ぼすことが知られているＣ－Ｈ結合震動構造から情報を発生するために選択した５つの個別波長（１１０６ｎｍ，１１５０ｎｍ，１１７０ｎｍ，１１９０ｎｍ，１２１９ｎｍ）における（近）赤外線吸光度を集め，このデータに基づいて炭化水素製品の物理的特性データをオンライン測定し，もって，燃料を構成する炭化水素を近赤外分光分析しようとしたものである。
そして，エンジン管理装置は，近赤外分光分析結果から得られた燃料品質に関する情報（（リサーチ法）オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧密度又はガソリン／アルコール比などの炭化水素製品の物理的特性データ）に基づいて，エンジンを制御し，例えば，オクタン価に基づいて，エンジンの点火時期を調整する。「オクタン価」とは，火花点火式エンジンの燃料として用いられるときのノッキングに抵抗するガソリンの能力を表すものであり，ノッキングを防止するためにエンジンの点火時期を調整することは，本願優先日において一般的に知られたエンジン制御技術であり（特開平６－１６７４４５号公報，乙７・【０００３】，【０００４】），エンジンの燃焼を最適な状態に近づけるというエンジン制御最適化技術の一つにほかならない。以上によれば，審決の引用発明の認定（上記第２の３(1)）に誤りはない。
ウ原告の主張に対する判断
(ｱ)原告は，引用例は，発明の名称として示され，また，特許請求の範囲に定義されるように，燃料品質監視装置を開示するものであり，エンジン最適化方法の開示ではなく，エンジン制御工程についての情報もないから，審決が引用発明を「エンジンの作動を最適化する」ものと認定した点につき，誤りがある旨主張する。
しかしながら，上記のとおり，引用例には，エンジン管理装置が燃料のオクタン価の情報を得てエンジンの点火時期を調整することによりエンジンの燃焼を最適化するという技術思想が記載されているといえる。
よって，原告の主張は理由がない。
(ｲ)原告は，本願発明は，「エンジン噴射」，「燃焼」及び「後処理」という３つの異なる最適化目標を考慮したグローバルなエンジン最適化方法を規定するものであるのに対し，引用例は，包括的なエンジン最適化方法を開示していないから，引用発明は，本願発明の「エンジンの作動最適化方法」とは「最適化」の内容が異なるとも主張する。
しかしながら，本願発明の請求項１には，「エンジンの燃料噴射，燃焼又は後処理からなる特定のエンジンの作動のためのパラメータ，規則又はマッピングを組み入れた電子又はデジタルシステム（１２）によって駆動されるエンジンの作動を最適化する方法・・・」と記載されており，最適化の対象は，「燃料噴射」，「燃焼」及び「後処理」のすべてであることは必須となっておらず，上記３項目のいずれか１つで足りることが明らかである。そうすると，引用発明における「最適化」が，本願発明が掲げた３項目の１つである「燃焼」についての最適化である以上，本願発明における「最適化」の内容との間に違いがあるとは必ずしもいえない。なお，原告自身も，エンジンの点火時期を調整することが，エンジンの燃焼の最適化であることを認めているところである。
よって，原告の主張は理由がない。
(2)本願発明と引用発明との対比
上記のように引用発明の認定に誤りがない以上，本願発明と引用発明との対比において，引用発明にエンジン作動の最適化が認定されていないという相違点看過も認められない。
３取消事由２
(1)周知技術について
ア甲６について
本願優先日前の刊行物である甲６には次の記載がある。【００６８】エンジンコントロールユニット２２には，機関運転条件を示す信号として，機関回転数信号，クランク角度信号，負荷信号，空気量信号，吸気温度信号，排気温度信号，燃圧信号，油水温信号などが入力され，これら各種の信号に基づいて演算処理を実施し，前記吸気弁６，排気弁８のバルブタイミング，過給機バイパス弁２５，スロットルバルブ１５の各バルブ開度制御，燃料噴射弁１９の噴射量と噴射時期，および点火プラグ２０の点火時期を適切に制御している。【００７１】暖機完了であれば，クランク角センサ信号やアクセル開度信号等を読み込んで，エンジン回転数，および要求負荷を検出し（Ｓ１６），エンジンコントロールユニット内に内蔵したマップを参照して，自己着火燃焼運転領域か否かを判断する（Ｓ１８）。このマップは，例えば，図３に示すようなマップであり，回転数及び要求負荷に対する火花点火燃焼領域／自己着火燃焼領域の選択を予めＲＯＭ等の不揮発記憶素子に記憶したものである。
イ乙１について
本願優先日前の刊行物である乙１（瀬名智和著「クルマの新技術用語エンジン・動力編」株式会社グランプリ出版発行２６～３８頁）には次の記載がある。「エンジンコントロールユニットに吸気温センサーや水温センサーの信号が入力
されるようになっていること」（２７頁）
「１９８０年代後半には，ほとんどすべての乗用車用ガソリンエンジンにデジタル式電子制御が採用されるまでになった。
デジタル式電子制御ではエンジン回転速度，吸入空気量，水温などの情報をＡ／Ｄコンバーターですべてデジタル値に変換してからＣＰＵに送って演算している。その瞬時ごとのエンジンの運転状態を計算して，最適な点火時期や混合比をあらかじめ実験により定めたマップから読み出して，出口Ｉ／Ｏにてアナログ値に変換後に出力し，各アクチュエーター（インジェクター，点火コイルなど）を駆動させている。」（３１頁）
ウこのように，エンジンの温度（甲６の「排気温度」），オイルの温度（甲６の「油水温」），冷却材の温度（甲６の「油水温」，乙１の「水温」）といった温度パラメータ，エンジンの速度に関するパラメータ（甲６の「機関回転数」，乙１の「エンジン回転速度」），気温（甲６の「吸気温度」，乙１の「吸気温」）といった外部パラメータを用い，あるいは，設定値が記録されたマップ（甲６，乙１の「マップ」）を用いて，エンジンの燃料噴射，燃焼及び後処理の制御を行うことは，本願優先日において周知技術であると認められる。
(2)引用発明への周知技術の適用について
引用例に，「１９８０年代後半には，ほとんどすべての乗用車用ガソリンエンジンにデジタル式電子制御が採用されるまでになった。」と記載されているとおり，引用発明のエンジン及びエンジン管理装置では，周知技術に係る構成を備えることが予定されていたことがうかがわれる。
そうすると，引用発明において，エンジン制御システム及びエンジン制御工程として，周知技術を採用し，相違点１に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。
(3)原告の主張に対する判断


原告は，甲６には，燃料品質に基づくエンジン制御が開示されておらず，最適化に関する開示はないから，審決が周知技術と認定したエンジンの制御技術は周知技術とはいえず，相違点１は容易に想到できないと主張する。しかしながら，「燃料品質に基づくエンジン制御」及び「エンジン作動を最適化する方法」が引用例に開示されていることは上記２のとおりであり，審決が甲６を引用したのは，相違点１に係る本願発明の構成が周知技術であることを示すためにすぎない。甲６に燃料品質に基づくエンジン制御の開示はないが，引用例にエンジン作動の最適化方法についての記載がある以上，引用例に上記周知技術を適用すれば，本願発明の構成に容易に想到することができる。
原告の主張は，誤った引用発明の認定を前提とするものであり，理由がない。
４取消事由３
(1)本願発明における「分子構造」の意義についてア本願明細書には，上記【００３６】～【００３８】の記載に加え，次のとおりの記載がある。
【００４０】
線状マーカは，「燃料―エンジン」結合適性における線形炭素開鎖飽和炭化水素群の存在に関連する影響に対応する。
分枝マーカは，「燃料―エンジン」結合適正における飽和炭化水素群の存在に関連する影響に対応する。
【００４１】
不飽和マーカは，「燃料―エンジン」結合適正における分枝を有する炭素開鎖不飽和炭化水素群の存在に関連する影響に対応する。
循環マーカは，「燃料―エンジン」結合適正における炭素閉鎖飽和炭化水素群の存在に関連する影響に対応する。
【００４２】
芳香族マーカは，「燃料―エンジン」結合適正における芳香族炭化水素群の存在に関連する影響に対応する。
酸素マーカは，「燃料―エンジン」結合適正における酸素有機物の存在に関連する影響に対応する。
【００４３】
４個の加重基準ガス，軽量，中間及び重量は，例えば燃料を含む純品の燃焼エンタルピ又は気化等の１個又はそれ以上の物理特性によって重みが付けられる炭素原子数に関して計算される。
【００４４】
一例として言及されるガソリンＥＮ２２８の場合には，ガス列は，炭素数が４アトム未満の炭化水素を一群にする。
軽量列は，炭素数が５から６アトムの間の炭化水素を一群にする。
【００４５】
中間列は，炭素数が７から８アトムの間の炭化水素を一群にする。重量列は，炭素数が９以上の炭化水素を一群にする。
それ故，列ｎ及び行ｉの交差部分における指数によって，燃料の分子構造が精確に分かる。・・・
イこのように，本願明細書は，「分子構造」が，線状マーカ，分枝マーカ，不飽和マーカ，循環マーカ，芳香族マーカ，酸素マーカといったマーカ（すなわち結合構造や官能基）を含む炭化水素全体の分子構造であることを，前提とするものと認められる。
かかる解釈は，「分子構造」という用語の一般的な意義とも合致する。ウしたがって，本願発明の「分子構造」は，結合構造や官能基ではなく，これらを含む炭化水素全体の分子構造をいうものと解される。(2)引用発明における「物理的特性データ」について引用発明における「物理的特性データ」とは，上記引用例の記載から，「オクタン価，セタン価，密度，蒸気圧などまたはガソリン／アルコール比」をいうものと解される。
このうち，「オクタン価」についてみると，「「オクタン価」は，純イソオクタンが１００として定義され，標準ヘプタンが０として定義され，これら２つの混合物が中間のオクタン価を定義するために用いられた，１９３０年代に展開された経験的尺度から来ている。」（特開平６－１６７４４５号公報，乙７【０００３】），「イソオクタンのような枝分かれしたアルカンは，爆発させるためにさほど適当ではなく，したがってより高いオクタン価を有するが，標準ヘプタンのような直鎖アルカンは，爆発させるためにより適当であり，より低いオクタン価を有する。芳香族化合物は，爆発させるためにさほど適当ではなく，したがってより高いオクタン価を有する。」（乙７【０００４】）とあるように，炭化水素全体の分子構造中の結合構造や官能基に基づく指標である。
(3)対比
このように，本願発明の「分子構造」と引用発明の「物理的特性データ」は，異なるものである。
(4)容易想到性について
引用例には，「平均スペクトルは５０００程度のデータ点であるから，１００種類の燃料のセットを分析する問題は非常に困難である。データを取り扱いできる問題の変数の数まで減少できるようにする技術が求められる。」との記載がある。かかる記載は，計算機の処理速度やメモリの容量に一定の技術的制約があることを前提として，取扱データ数を減らさざるを得ないことを述べたものであり，したがって，計算機の性能が向上し，計算機の処理速度が上昇すれば，あるいは，メモリの容量が増加すれば，上記技術的制約によって制限せざるを得なかった取扱データ数を増やすことを否定する趣旨ではないと解すべきである。そうすると，上記前提問題が解決すれば，本来の課題であるエンジン作動の最適化のために，燃料の組成を可能な限り明らかにすることについては，動機付けがあるといえるところ，本願優先日において，上記前提問題が既に解決されていたことは，本願明細書において，計算機の処理速度等に対する技術的限界について言及されておらず，原告がこの点について主張していないことからも明らかである（平成２６年５月１３日付け原告準備書面（１）３頁以下でも，引用発明の実施品につき，体積的な問題を指摘しているのみで，計算機についての言及はない。）。
他方，赤外分光法に関しては，「試料に赤外線を照射し，分子の振動や回転運動を反映する赤外スペクトルを測定し，分子種の同定や定量を行う分光法」（甲７）とされ，「材料の化学組成及び対応する物理的特性を確認するために，・・・用いることができる」技術（乙７）として常識的なものであり，これを利用すれば，分子構造と物理的特性のいずれも明らかにすることができる。
したがって，赤外分光法を用い，引用発明における物理的特性に代えて炭化水素の分子構造を判定することは，当業者が容易に想到できることである。確かに，基礎となるデータの量が異なるから，分子構造と物理的特性データによってエンジン作動を最適化できる項目やその程度について，差があること自体は否定し難い。しかしながら，本願発明における「分子構造」は，同じ近赤外分光法を用い，引用発明で分析していたスペクトル測定の範囲を広げたにすぎない。そうすると，本願発明は，エンジン性能に影響を及ぼす特性を持った結合構造や官能基に着目し，それらの情報を利用して，エンジン作動の最適化を図るという意味では引用発明と共通しており，直接利用するか間接的にオクタン価等のパラメータに還元して利用するかという違いも，情報処理の方法のパラメータの取り方の違いにすぎず，両者に格別な相違があるとはいえない。
(5)原告の主張に対する判断


平成３０年２月２８日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２９年（ワ）第３８７９５号民事訴訟請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１月１５日
判      決
原告       Ａ
被告       日本電   気株式   会社
同訴訟   代理人   弁護士        髙﨑   仁
同         羽田長愛
主      文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１０００万円を支払え。
第２事案の概要等
１事案の要旨
本件は，被告の従業員であった原告が，被告が保有していた特許第２８６９９７８号の特許（以下「本件特許」という。）に関し，原告は本件特許に係る発明（本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１記載の発明。以下「本件発明」という。）の発明者であるとして，被告に対し，特許法３５条（平成１６年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）３項の規定による相当の対価の支払請求権（以下「本件対価請求権」という。なお，原告は，特許法３５条１項から４項までの条文に書かれている「相当の対価」を請求すると主張するところ，特許法３５条において「相当の対価」との文言が使用されているのは同条３項のみである。）に基づき，１０００万円の支払を求めた事案である。２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠等により容易に認められる事実）
⑴当事者
原告は，昭和５９年４月から昭和６３年６月までの間，被告に雇用されていた。
⑵本件特許
被告は，次の内容により特定される本件特許の出願人であり，特許権者であった（甲１ないし４，弁論の全趣旨）。
特許番   号    特許第２８６９９７８号
登録日     平成１１年１月８日
出願番   号    特願昭６３－２４１４６８
出願日     昭和６３年９月２６日
公開番   号    特開平２－８７６２８
公開日     平成２年３月２８日
発明の名称     半導体装置
発明者     原告
特許請   求の範   囲
【請求項１】第１の導電層と，前記第１の導電層を覆う第１の層間絶縁膜と，前記第１の層間絶縁膜上に設けられ前記第１の導電層上に重ねて敷設された第２の導電層と，前記第２の導電層を覆う第２の層間絶縁膜と，前記第２の層間絶縁膜上に設けられ前記第１及び第２の導電層の積層部においてこれらを横切って敷設された第３の導電層とを備える半導体装置であって，前記第１の層間絶縁膜は，前記第１の導電層の上面部を覆う第１の部分と前記第１の導電層の側面部を覆う第２の部分とを少なくとも有し，前記第２の導電層は，前記第１の層間絶縁膜の前記第１の部分上に設けられた第３の部分と前記第１の層間絶縁膜の前記第２の部分上に設けられた第４の部分とを少なくとも有し，前記第２の導電層の前記第３の部分の膜厚は，前記第２の導電層の前記第４の部分の膜厚よりも薄いことを特徴とする半導体装置。
⑶出願補償金及び登録補償金の支払
被告は，本件発明につき，原告に対し，出願補償金及び登録補償金を支払った。
３争点
⑴本件発明に係る相当の対価の額は幾らか（争点１）⑵本件対価請求権は時効により消滅したか（争点２）
４争点に対する当事者の主張
⑴争点１（本件発明に係る相当の対価の額は幾らか）について
【原告の主張】
本件特許に係る特許公報（甲１ないし４），原告が作成したメモ（甲５）及び特許法の法文（甲７）によれば，被告は，平成１１年１月８日から平成１４年１月８日まで，本件発明を実施していたといえるところ，このことなどに照らせば，本件発明につき原告が受けるべき相当の対価の額は，１０００万円である。
【被告の主張】
否認する。なお，被告が本件発明を実施した事実はない。⑵争点２（本件対価請求権は時効により消滅したか）について
【被告の主張】
ア本件対価請求権は，特許法３５条３項に基づくものであり，その消滅時効期間は１０年間である。
イ被告は，本件発明を実施していないため，原告に実績補償金を支払った事実はないが，仮に，原告が主張するとおり，被告が本件発明を平成１１年１月８日から平成１４年１月８日まで実施していたとしても，被告は，当時，従業員がした発明の実施の有無を毎年７月頃に調査し，実施が確認できた場合には実績補償金を当該年の１２月末日までに支払うこととされていたから（乙１），原告は，平成１４年１２月３１日には，実績補償金の支払を請求することができた。したがって，本件対価請求権の消滅時効の起算日は，遅くとも平成１４年１２月３１日であるから，原告が本件訴えを提起した平成２９年１１月１５日には，本件対価請求権について消滅時効が完成している。
ウ被告は，本件の第１回口頭弁論期日において，原告に対し，上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。これにより，本件対価請求権は時効により消滅した。
【原告の主張】
ア原告の預貯金通帳（甲６）によれば，被告が平成１４年１２月末日に実績補償金を支払ったとの事実はない。
イ原告は，平成２９年１１月１３日に本件の訴状を作成して提出しているから，消滅時効は成立していない。
第３当裁判所の判断


平成２３年１０月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第２８６３号特許を受ける権利の確認等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年７月１９日
判決
神奈川   県相模   原市＜   以下略   ＞原告       権田金   属工業   株式会   社同訴訟   代理人   弁護士        高芝利   仁同補佐   人弁理   士      松山允   之
東京都   港区＜   以下略   ＞
被告       ＩＨＩ   メタル   テック   株式会   社
東京都   江東区   ＜以下   略＞
被告       株式会   社ＩＨ   Ｉ
上記２名訴訟代理人弁護士      牧野知   彦同訴訟   復代理   人弁護   士      玉城光   博茨城県   常陸大   宮市＜   以下略   ＞被告       大野ロ   ール株   式会社同訴訟   代理人   弁護士        渡邊    昭
笠巻孝   嗣
川田    篤
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１原告と被告ＩＨＩメタルテック株式会社（以下「被告ＩＨＩメタルテック」という。）及び被告株式会社ＩＨＩ（以下「被告ＩＨＩ」といい，被告ＩＨＩメタルテックと併せて「被告ＩＨＩら」という。）との間において，原告が，別紙出願目録１記載の出願中の請求項１に係る発明及び別紙出願目録２記載の出願中の請求項１，３に係る発明について，特許を受ける権利を有することを確認する。
２原告と被告大野ロール株式会社（以下「被告大野ロール」といい，被告ＩＨＩらと併せて「被告ら」という。）との間において，被告大野ロールに，別紙出願目録１記載の出願中の請求項１に係る発明及び別紙出願目録２記載の出願中の請求項１，３に係る発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造，販売，頒布してはならない義務があることを確認する。
第２事案の概要
１本件は，原告が，①被告ＩＨＩらの出願に係る別紙出願目録記載１の特許出願（以下「本件出願１」という。）のうち請求項１に係る発明（以下「本件発明１－１」という。）及び別紙出願目録記載２の特許出願（以下「本件出願２」といい，本件出願１と併せて「本件各出願」という。）のうち請求項１，３に係る発明（以下，それぞれ「本件発明２－１」，「本件発明２－３」といい，「本件発明１－１」と併せて「本件各発明」という。）は，いずれも原告が発明したものであると主張して，被告ＩＨＩらとの間において，本件各発明について，原告が特許を受ける権利を有することの確認を求める（以下「本件訴え１」という。）とともに，②被告ＩＨＩらが本件各出願をした過程において，被告大野ロールに原告・被告大野ロール間で交わされた後記２(2)の秘密保守契約（以下「本件秘密保守契約」という。）及び同(4)の知的所有権契約（以下「本件知的所有権契約」といい，本件秘密保守契約と併せて「本件秘密保守契約等」という。）に違反する行為があったと主張して，被告大野ロールとの間において，被告大野ロールに，本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造，販売，頒布してはならない義務（以下「本件不作為義務」という。）があることの確認を求める（以下「本件訴え２」という。）事案である。２前提事実（証拠等を掲げたもののほかは，当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，銅及び黄銅の棒線板その他特殊合金材料の製造販売等を業とする株式会社であり，被告大野ロールと本件秘密保守契約等を締結した上で，同被告に対しマグネシウム合金薄板製造装置（鋳造設備及び圧延設備から成る。以下「本件装置」という。）の製作を発注した。イ被告ＩＨＩメタルテックは，鉄，非鉄金属の製造加工設備等の製造販売等を，被告ＩＨＩは，船舶，艦艇等の設計，製造等を業とする株式会社であり，本件各出願を共同でした。
ウ被告大野ロールは，圧延機の製造及び販売等を業とする株式会社であり，原告と本件秘密保守契約等を締結した上で，原告から本件装置の製作を請け負った。
（弁論の全趣旨）
(2)本件秘密保守契約の締結
原告と被告大野ロールは，平成１６年４月１日，「秘密保守契約書」（甲１）を作成し，以下の内容（要旨を抜粋。なお，表記は一般的な表記法に準拠したほかは，原則として契約書〔甲１〕の記載に従い，当事者の表示は本判決のものに置き換えた。）の契約を締結した。
第１条（秘密事項）
本契約において，秘密事項とは，仕様書，図面，見本，その他の書類に記載され，若しくは電磁的または光学的に記録された原告及び原告の客先の技術上その他業務上の一切の知識及び情報で，原告が被告大野ロールに開示した時点において，原告が秘密として取り扱っているものをいう。ただし，次の各号の一つに該当するものを除く。
(1)被告大野ロールが原告より開示を受けた時点において既に公知となっているもの。
(2)被告大野ロールが原告より開示を受けた後に被告大野ロールの故意又は過失によらず公知となったことを同被告が証明できるもの。(3)被告大野ロールが原告より開示を受ける前に被告大野ロールが自ら知得し，又は正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたことを同被告が証明できるもの。
第２条（使用目的）
被告大野ロールは秘密事項を基本契約に基づく委託ないし請負業務の目的のためにのみ使用し，その他の目的に使用してはならない。
第３条（秘密保守義務）
①被告大野ロールは秘密事項を厳に秘匿し，原告の書面による承諾なく，これを第三者に開示若しくは漏洩してはならない。
②～④（省略）
⑤被告大野ロールは知り得た原告の秘密事項の全てについて，本契約の終了後５年間は一切他に漏らさないものとする。
（甲１，弁論の全趣旨）
(3)本件   仕様書   の交付


ア   原告は   ，平成   １６年   ４月こ   ろ，被   告大野   ロール   ほか２   社に対   し，非鉄合金   薄板圧   延ライ   ンの見   積仕様   を示す   非鉄合   金薄板   圧延設   備見積   仕様書（   甲２。   以下「   本件仕   様書」   といい   ，本件   仕様書   に記載   された   圧延設備   を「本   件圧延   設備」   という   。）を   交付し   た。イ   本件仕   様書に   は，次   の技術   が記載   されて   いた（   以下，   同技術   を「本件圧延   技術」と   いい，個   々の技   術を特   定する   ときは   ，それぞ   れＡ１   ～Ａ６，Ｂ   １～Ｂ   ８の符   号で表   記する   。）。
(ｱ)圧延   仕様
（Ａ１   ）非鉄   金属の   圧延
（Ａ２   ）コイ   ルｔｏ   コイル   圧延
（Ａ３   ）リバ   ース圧   延
（Ａ４   ）テン   ション   圧延
（Ａ５   ）各パ   ス後端   の尻抜   け圧延（Ａ６   ）恒温   圧延（   ３５０   ℃）及   び冷間   圧延（   常温）
(ｲ)設備   構成
（Ｂ１   ）ヒー   タ炉            本件仕   様書の   図１の   ①（Ｂ２   ）コイ   ラー            本件仕   様書の   図１の   ②（Ｂ３   ）張力   装置            本件仕   様書の   図１の   ③（Ｂ４   ）圧延   機             本件仕   様書の   図１の   ④（Ｂ５   ）レベ   ラー            本件仕   様書の   図１の   ⑤（Ｂ６   ）シャ   ー             本件仕   様書の   図１の   ⑥（Ｂ７   ）トリ   ミング   装置      本件仕   様書の   図１の   ⑦（Ｂ８   ）巻き   直しコ   イラー     本件仕   様書の   図１の   ⑧本件圧   延設備   は，コイ   ラー②   がヒー   タ炉①   内に配   置され   ており   ，コイラー   ②から   引き出   される   非鉄合   金薄板   は，張力   装置③   によっ   て張力を最適   化され   る。張力   装置③   の下流   には，圧   延機④   が配置   され，圧   延機④の   下流に   ，張力装   置とコ   イラー（   第２の   コイラ   ー）及び   ヒータ   炉（第２   のヒー   タ炉）が   上記③   ，②，①と対   称に配   置され   ている（   以上につき   ，本件仕   様書の   図１（下   記のと   おり）の   橙色部   分。以下   ，特に同部分   につい   ての技   術を特   定する   ときは「   本件圧   延技術   １」とい   う。）。また，第   ２のヒ   ータ炉   から下   流に向   かって   非鉄合   金薄板   が繰り   出されるよ   うにな   ってお   り，第２   のヒー   タ炉の   更に下   流には   ，レベラ   ー⑤，シャー   ⑥，トリ   ミング   装置⑦   ，及び圧   延され   た非鉄   合金薄   板が巻   き取られる   巻き直   しコイ   ラー⑧   が配置   される   構造に   なって   いる（以   上につき，本件   仕様書   の図１   の水色   部分。以   下，特に   同部分   につい   ての技   術を特定   すると   きは「   本件圧   延技術   ２」と   いう。   ）。記
〔本件   仕様書   の図１   〕
（甲２   ，弁論   の全趣   旨）
(4)本件   知的所   有権契   約の締   結原告と   被告大   野ロー   ルは，   平成１   ７年４   月２８   日，「   知的所   有権に   関する契   約書」   （甲５   ）を作   成し，   以下の   内容（要旨を抜粋。なお，表記は一般的な表記法に準拠したほかは，原則として契約書〔甲５〕の記載に従い，当事者の表示は本判決のものに置き換えた。）の契約   を締結   した。
第１条   （知的   所有権   ）
本契約   におい   て，知   的所有   権とは   ，原告   が被告   大野ロ   ールに   発注する，新素   材の生   産のた   めのマ   グネシ   ウム合   金薄板   製造装   置（鋳造・圧   延及びこ   れに関   連する   周辺装   置，付帯   装置）製   作につ   いて，原告   の提示   した条件   を正確   に実現   するプ   ロセス   に関す   る発明   考案を   いう。第２条   （特許   の出願   及び権   利）第１条   におい   て発明   考案さ   れた特   許の出   願は原   告が行   うもの   とし，出願に   より生   じた権   利は原   告に帰   属する   ものと   する。
（甲５   ，弁論   の全趣   旨）
(5)本件   装置の   発注
原告は   ，被告   大野ロ   ールほ   か２社   から見   積書の   提出を   受けて   ，平成   １７年１   ０月１   ２日に   本件装   置のう   ち鋳造   設備を   ，同月   ３１日   に同圧   延設備を，   それぞ   れ被告   大野ロ   ールに   発注し   た。（   甲２６   の１，   ２，甲   ２７の１，   ２）
(6)本件   各出願
被告Ｉ   ＨＩら   は，被   告大野   ロール   から本   件各発   明の提   案を受   けて，   平成１９   年１０   月１６   日，本   件各発   明を含   む本件   各出願   をし，   本件各   出願はいず   れも平   成２１   年５月   ７日付   けで公   開され   た（甲７   の１，２   。以下，本件出   願１に   係る特   許請求   の範囲   ，明細書   及び図   面を「本   件明細   書１」，本件出   願２に   係る特   許請求   の範囲   ，明細   書及び   図面を   「本件   明細書   ２」といい   ，各公   開特許   公報を   別紙と   して添   付する   。＜添   付省略   ＞）(7)原告は，平成２１年１０月２６日，特許法３０条２項（発明の新規性の喪失の例外）の適用があることを前提に，本件各発明を含むものとして，次の各特許出願を行った。（甲９の１～３，弁論の全趣旨。以下，これらをまとめて「本件各原告出願」という。）
ア出願番号      特願２００９－２４５７０９
発明者      Ｘ①，Ｘ②
出願人      原告
発明の名称マグネシウム合金薄板熱間圧延装置


イ出願番号      特願２００９－２４５７１０
発明者      Ｘ①，Ｘ②
出願人      原告
発明の名称マグネシウム合金薄板の製造装置
ウ出願番号      特願２００９－２４５７１１
発明者      Ｘ①，Ｘ②
出願人      原告
発明の名称マグネシウム合金薄板熱間圧延装置
３争点
(1)確認の利益の有無
(2)原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか
(3)被告大野ロールは本件不作為義務を負うか
４争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（確認の利益の有無）について
ア本件訴え１
〔被告ＩＨＩらの主張〕
(ｱ)原告は，本件各出願のうち本件各発明以外の発明については，特許を受ける権利を主張していない。
ここで，一般論としては，冒認出願がなされた場合，真の権利者において，当該特許出願に係る特許を受ける権利を有することの確認判決を受け，これが確定した場合には，特許庁に対する出願人名義変更届にこれを添付することで，当該特許出願の出願人の変更が認められると解されるから，この意味において，特許を受ける権利を有することについて確認の利益が認められる場合はあるといえる。しかしながら，これは，冒認出願を主張する者が，例えば，請求の趣旨として，「原告と被告との間において，原告が，別紙出願目録記載の特許出願に係る発明について，特許を受ける権利を有することを確認する」というように，１個の特許出願に開示された全ての発明に関する請求をした場合であって（その前提として，原告がすべての発明についての発明者である必要があることは当然である。），本件のように，１個の特許出願のうちの一部の発明についてのみ特許を受ける権利を有することの確認を求める場合に妥当するとはいえない。
すなわち，本件のように１個の特許出願において複数の発明が記載されている場合に，原告のような一部の発明についての確認請求が認められたとしても，当該特許出願された他の発明について特許を受ける権利を有することが確認されていない以上，複数の発明が記載された当該特許出願自体についての譲渡を求めることはできないと解される（仮にこれを認めるとすれば，原告が確認を求めていない請求項についての冒認出願を認めることになってしまうと解される。）。
そもそも，特許を受ける権利自体は，ある発明を行ったことによって発生する権利であるが，特許出願との関係においては，そこに記載された発明の全てとの関係で問題とされなければならない事項であり，原告のように，１個の特許出願のうち一部の発明について特許を受ける権利の有無を問題とするような請求権は存在しない。１個の特許出願のうち一部の発明についてのみ名義変更手続を求める給付請求が成り立たない以上，本件のような確認請求について訴えの利益が認められないことは明らかである。
(ｲ)原告は，本件各出願のうち本件各発明に係る部分が冒認出願であることを前提に，後に本件各原告出願を行っている。このような場合，最高裁平成１３年６月１２日第三小法廷判決・民集５５巻４号７９３頁（以下「最高裁平成１３年６月１２日判決」という。）が判示するとおり，特許法は，特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし，また，特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で，これを特許庁の審査官又は審判官が第一次的に判断するものとしているのであるから，本件においても，本件各発明の発明者が原告であるか否かは，本件各原告出願の審査において，第一次的には特許庁が新規性，進歩性等の要件を備えているか否かと併せて判断すべき問題である。
したがって，かかる意味においても，本件請求に確認の利益が認められないことは明らかである。
〔原告の主張〕
(ｱ)本件各出願を，冒認の発明（本件各発明）に係る特許出願とそれ以外の発明に係る特許出願に分割し，このうち冒認の発明（本件各発明）に係る特許出願を真の発明者に譲渡することは可能であるので（特許法４４条参照），被告ＩＨＩらの主張は理由がない。
仮に被告ＩＨＩらの主張を前提とすると，冒認の発明に係る特許を出願する際に，同発明に加えて，他の発明ないし他の技術的構成を付加して出願すれば，真の発明者が冒認出願された発明の譲渡を求めることを阻止できることとなり，著しく不合理である。
真の発明者が特許権を取得する方法としては，冒認の発明に係る特許出願を真の発明者に譲渡する方法だけでなく，特許を受ける権利（真の発明者としての地位）を確認する判決を得た上で，これを特許を受ける権利を有する者の意に反して公知になったことを証する資料として，特許法３０条２項（発明の新規性の喪失の例外）に基づく特許出願により特許権を取得する方法もある。
現在の特許制度においては，複数の発明を包含する特許出願を１件の特許出願手続で行うことは特許法においても認められており（特許法３７条参照），このような出願について，その一部について冒認出願の確認を求め得ることは当然といえる。
よって，冒認の発明に係る特許出願を真の発明者に譲渡する方法，特許法３０条２項に基づく特許出願により特許権を取得する方法のいずれについても，原告には，特許を受ける権利を有することの確認を求める利益がある。
(ｲ)被告ＩＨＩらは，最高裁平成１３年６月１２日判決を引用して，本件各発明の発明者が原告であるか否かは，本件各原告出願の審査において，第一次的には特許庁が新規性，進歩性等の要件を備えているか否かと併せて判断すべき問題であると主張するが，同判決は，「本件においては，…専ら権利の帰属が争点となっているところ，特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識を有していなくても判断し得る事項であるから，本件のような事案において行政庁の第一次的判断権の尊重を理由に前記（注：特許権の持分の移転登録を認める判断）と異なる判断をすることは，かえって適当とはいえない」と判示している。そして，本件訴訟は，本件各原告出願とは別の出願である本件各発明について冒認出願であることの確認を求めるものであり，上記判決と同様，専ら権利の帰属を争点とするものであるので，同判決からしても，被告ＩＨＩらの主張は理由がない。
イ本件訴え２
〔被告大野ロールの主張〕
仮に原告が主張するとおり，本件各発明が本件秘密保守契約における原告の秘密事項に該当し，かつ，秘密事項として被告大野ロールに開示されたものであったとしても，原告の被告大野ロールに対する請求は，原告の権利又は法律関係に現に存する不安又は危険を除去すべき現実的必要性が認められず，即時確定の利益を欠いている。


すなわち，現時点において，被告大野ロールが本件各発明に係る具体的な装置を第三者のために製造している事情はない。また，将来において，被告大野ロールが具体的に製造する装置については，それが本件各発明と同一性があるかどうかは，その装置の製造の差止めを請求する給付の訴えにおいて改めて判断する必要があるから，現時点で，被告大野ロールが本件各発明を使用した装置を製造等してはならないことを抽象的に確認しても無意味である。
したがって，原告の被告大野ロールに対する請求は，いずれの意味においても，即時確定の利益を欠いており，確認の利益が認められない。
〔原告の主張〕
被告大野ロールは，本件訴訟において，原告の主張を全面的に争っているので，確認の必要がある。
また，被告大野ロールは，本件秘密保守契約等に違反して，原告が被告大野ロールに開示したマグネシウム合金板の技術情報を被告ＩＨＩらに開示しており，この意味においても，確認の必要があるといえる。(2)争点(2)（原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか）について
〔原告の主張〕
ア本件各発明と本件圧延技術との関係
(ｱ)本件各発明の構成
本件各発明は，それぞれ次のとおり分説される。
ａ本件発明１－１
イ１マグネシウム合金熱間圧延装置であること。
イ２圧延装置は，圧延機と巻取機を備えていること。イ３該圧延機の入，出側両端に該巻取機が設置されていること。イ４該巻取機は，マグネシウム合金シートを各々コイル状態で加熱，保温可能なものであること。
イ５該マグネシウム合金シートを複数リバース圧延にて順次厚み圧下すること。
イ６該圧延機は，表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能なワークロールとバックアップロールとを備えること。
（以下，上記イ１～イ６の技術構成を，それぞれ「構成１－１」～「構成１－６」と表記する。）
ｂ本件発明２－１及び２－３
ロ１発明の設備は，マグネシウム合金シートのリコイリング設備であること。
ロ２固定マンドレルに巻回したマグネシウム合金のコイル材を巻き戻し可能にする巻戻機を備えていること。
ロ３該巻戻機の下流側に配されて該コイル材から巻き戻された該マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉を備えていること。
ロ４該加熱炉の下流側に配されて該マグネシウム合金シートの両側縁を切り取るトリマーを備えていること。
ロ５該トリマーの下流側に配されて該マグネシウム合金シートを巻き直す巻取機を備えていること。
ロ６さらに，マグネシウム合金シートの形状不良を修正するレベラーを備えていること。
（以下，上記ロ１～ロ６の技術構成を，それぞれ「構成２－１」～「構成２－６」と表記する。）
(ｲ)本件圧延技術との比較
ａ本件発明１－１について
(a)構成１－１
本件仕様書には，非鉄合金を対象にすると記載されており（Ａ１），これはマグネシウム合金を含むものである。また，平成１６年５月７日の原告と被告大野ロールの圧延機に関する打合せにおいて，マグネシウム金属について言及している（甲３）。このように，原告は，被告大野ロールに対し，マグネシウム合金薄板も対象として，技術情報を開示した。
(b)構成１－２
本件仕様書の図１に記載されている。
(c)構成１－３
本件仕様書の図１に記載されている（本件仕様書の図１においても，圧延機の両側に巻取機②が配置されており，構成１－３と同一である。）。
(d)構成１－４
本件圧延設備の①ヒータ炉に該当する（本件圧延設備の本件仕様書の図１において，巻取機②は，ヒータ炉①によって覆われており，加熱，保温可能になっている。）。
(e)構成１－５
本件圧延設備がリバース仕様であることは，本件仕様書「１．圧延仕様『(2)圧延方法』」の欄に記載されている。本件仕様書には，リバース圧延と記載されており，表現上，複数リバース圧延とは記載されていないが，本件仕様書「１．圧延仕様『(3)圧延寸法』」の記載及び同「１．圧延仕様『(7)圧下量』」の記載は，複数リバース圧延を意味している。
(f)構成１－６
本件仕様書の図１④に該当する。本件圧延設備が加熱昇温可能なロールを備えていることは，平成１６年６月２１日付け圧延ライン納入仕様書（甲６）に添付されている図面番号２ＲＭ－４００ＤＲＲ－ＡＳ０１の図面でも，原告の指示を受けて，「バックロールをヒーター加熱する事が可能な構造にしておきます」と記載されている。
(g)本件仕様書の図１には，上記構成以外の要素も記載されているが，本件仕様書で開示した設備は，本件発明１－１の構成を全て包含している。したがって，本件発明１－１の構成は，原告が本件仕様書で開示した技術情報の一部を取り出したものである。
ｂ本件発明２－１及び２－３について
(a)構成２－１
本件仕様書の図１に記載されている。本件圧延設備は，リコイリング装置と呼称していないが，その装置最下流側でマグネシウム合金シートを巻き取っており，リコイリング装置である。
(b)構成２－２
本件仕様書の図１のコイラー②は，構成２－２の巻戻機に該当する。
(c)構成２－３
本件仕様書の図１の中央部にあるヒータ炉（２番目のヒータ炉）が，巻戻機の下流側に配置された加熱炉に該当する。
(d)構成２－４
本件仕様書の図１のトリミング装置⑦が，構成２－４のトリミング装置に該当する。
(e)構成２－５
本件仕様書の図１の巻き直しコイラー⑧が，構成２－５の巻戻機に該当する。
(f)構成２－６
本件仕様書の図１のレベラー⑤が，構成２－６のレベラーに該当する。
(g)本件仕様書の図１には，上記構成以外の要素も記載されているが，本件仕様書で開示した設備は，本件発明２－１及び２－３の構成を全て包含している。したがって，本件発明２－１及び２－３の構成は，原告が本件仕様書で開示した技術情報の一部を取り出したものである。
(ｳ)以上のとおり，本件各発明の技術構成は，全て本件仕様書に記載されているか，原告の指示によるものであることが明らかであるから，本件圧延技術と一致する。
イ発明の経緯
本件各発明は，原告の代表取締役であるＸ①（以下「Ｘ①」という。）及び原告の専務取締役であるＸ②（以下「Ｘ②」という。）が行ったものであり，その経緯は次のとおりである。


(ｱ)平成１３年，Ｘ①及びＸ②は，従来，原告の主力製品であった銅材料が成熟産業であったことから，より発展の期待できる新規事業として，マグネシウム合金成形体の製造方法の開発を企画した。マグネシウム合金は，その比重に比較して，機械的強度が高く，振動減衰率，電磁シールド性などに優れており，電子機器の筺体などに最適な性質を有している。平成１３年当時，マグネシウム材は，成形性が悪く，常温においては成形加工が極めて困難であることが知られており，塑性加工において加熱することは熱エネルギーの損失につながり，経済的に不利であった。そこで，Ｘ①及びＸ②は，マグネシウム合金の鋳造工程から圧延成形工程まで一貫して行うことによって，熱エネルギーの損失を最低限に抑え，効率的な板材の製造を行うことができることに着目し，板材の鋳造～圧延工程を一貫して行う製造方法を着想した。(ｲ)Ｘ①及びＸ②は，平成１３年１１月１３日，上記新規事業計画について，金属材料の加工について指導を受けてきた東海大学のＺ①教授（以下「Ｚ①教授」という。）に相談したところ，Ｚ①教授は，マグネシウム合金の鋳造についてはその分野に精通している大阪工業大学のＺ②准教授（以下「Ｚ②准教授」という。）の指導を受けるよう勧めた。Ｚ②准教授は，アルミニウムの鋳造について研究を進めており，過去にマグネシウムについても研究したことはあったが，当時はマグネシウム材の成形についての研究よりも，アルミニウムに特化した研究を行っていた。
(ｳ)Ｘ①及びＸ②は，平成１３年１１月２８日，大阪工業大学を訪問し，設備見学を行った。
(ｴ)原告は，平成１４年２月頃，神奈川県の中小企業振興のための施策である補助金の申請を行うこととし，そのテーマとして，マグネシウム合金の鋳造圧延による板材の製造を決定し，マグネシウム合金板材の製造について技術開発を行ってきた。
(ｵ)Ｘ②は，平成１４年３月１日，大阪工業大学のＺ②准教授に面会し，マグネシウム合金の鋳造について研究委託を行うとともに，日常的な指導を依頼した。
これに伴い，Ｚ②准教授は，大阪工業大学に設置されている株式会社大東製作所（以下「大東製作所」という。）製の幅１００㎜のロール加熱可能な圧延機（アルミニウム圧延用）を原告に貸与することになり，原告は，これを用いてマグネシウム合金の圧延実験（構成１－１）を行うこととした。
また，Ｘ②は，この際，使用するマグネシウム合金材についても相談し，加工の際の注意事項，特に可燃性が高いマグネシウムの発火を阻止する方法等について指導を受けた。
(ｶ)Ｘ②は，平成１４年４月１２日，大阪工業大学を訪問し，Ｚ②准教授が研究をしているアルミニウムの鋳造工程を見学した。その際，ロールキャストと温間圧延を組み合わせて板材を製造することによって，マグネシウムの経済的な製造方法を構築することができるのではないかと考えた。
(ｷ)原告は，平成１４年６月１０日，上記検討の結果得られたマグネシウム合金板材のロール鋳造及び熱間圧延工程の一体化プロセスについて，神奈川県に対し，研究開発を行うための補助金の申請を行った。(ｸ)平成１４年９月５日，大阪工業大学から原告のところに圧延設備が搬入された。Ｘ①及びＸ②は，この装置を用いて，上記一体化プロセスのうちの後段部分に当たる圧延実験を開始した。
この圧延設備は，従来，アルミニウムの圧延に用いられていたが，これをマグネシウム材の圧延の実験に利用することになった。この圧延ロールには，ヒーターが内蔵されており，ロール加熱可能（構成１－６）となっていた。しかし，導入時には，ヒーターに給電するスリップリングと呼ばれる部材が欠如していたため，その後，原告において，スリップリングを付加する改造を行った。また，この装置は，圧延をリバース方式で行える正逆転可能なものであった。そのロール幅は１００㎜であった。
(ｹ)平成１４年９月１６日当時の実験は，上記(ｸ)の圧延装置を用い，いまだスリップリングを増設する改造が完了していなかったため，ロールをバーナーで加熱し，上ロールを２００℃に加熱して行っていた。(ｺ)平成１４年１０月１７日当時，Ｘ②の指導の下，原告の製造部において，圧延温度を最適化し，安定して圧延を行える条件を見いだす実験を継続していた。当時の製造設備環境では，上ロール３５０℃，下ロール３２３℃の条件が適切であることを解明した。
(ｻ)平成１４年１１月５日，Ｘ②の指導の下，既に導入していた鋳造装置と上記(ｸ)の圧延装置とを連動させ，鋳造，圧延一体化工程を実施する実験を行った。
(ｼ)平成１４年１１月２０日，上記(ｻ)の実験の結果，鋳造後のマグネシウム合金板材の温度が高すぎ，鋳造工程から圧延工程の間で，板材を冷却しないと圧延できない（圧延によって板材が破壊され，形状をとどめない）事実が判明し，当初の鋳造，圧延工程一体化の設備設計を見直す必要に迫られた。この実験によって，圧延ロールの加熱については，更に検討する必要があると考えられた。
(ｽ)平成１４年１１月３０日，Ｘ②とＺ②准教授との打合せの席上，圧延機を正逆転し，２回通す方法を実験することになった（構成１－５）。往復移送により板材の圧延を行う場合には，板材末端まで均一に圧延できるように尻抜け圧延を行うこととした。
(ｾ)平成１５年３月７日，上記(ｽ)の検討の結果を踏まえて，マグネシウム合金を双ロールによって板材に鋳造し，引き続き圧延することによって，経済的に有利な方法で，マグネシウム合金板材を製造する方法を確立し，特許出願を行った（甲２０）。
なお，この方法は，鋳造工程と圧延工程とで構成されているが，上記（ｻ），(ｼ)の検討で，鋳造工程と圧延工程を分離し，板材を冷却した方がより歩留まり良く板材を製造できる場合があり，量産ラインで製造する場合に，必ずしも両工程を連動して行わないことも考えられた（構成１－１）ため，この出願の特許請求の範囲においては，鋳造工程のみからなる発明と鋳造工程及び圧延工程を備えた発明の双方を記載した。(ｿ)平成１５年６月２５日，マグネシウム合金薄板製造の開発スケジュールについて第１案を作成した。その後，同年１０月２８日に見直しを行って，装置の概略について，デザインを決めた。
この装置は，鋳造機，圧延機，張力装置，加熱炉から成っていた。(ﾀ)原告は，平成１５年７月７日，従前の研究に基づき，加工性の良いマグネシウム合金の幅広板・条の開発について，関東経済産業局に研究開発を行うための補助金の申請を行った。


(ﾁ)このプロジェクトの一つの成果として，原告は，上記(ｾ)の特許出願を基礎に，新たな知見を加えて，平成１５年７月２８日，国内優先権主張出願を行った（甲１８）。この発明の発明者は，Ｚ②准教授，Ｚ①教授及びＸ②の３名であった。
この特許出願の明細書中に，鋳造により形成したマグネシウム合金板材を加熱して圧延することも記載されている。
(ﾂ)平成１５年１０月９日，Ｘ②の指導の下で行われた圧延単独試験において，板材を圧延する際に，板材長手方向に張力がかかっていないと，板材が進行方向に均一な速度で進行せず，結果的に厚みが不均一な板材となる傾向が高いことが判明した。このため，板材に常時一定の張力が印加されるよう，張力装置を設ける必要があることが分かった。そこで，そのころ原告が新たに大東製作所に発注したＤＢＲ２４５×３５０型小型熱間，冷間圧延機（甲２４。以下「甲２４の圧延機」という。）においては，この張力装置を備えたものとした。
(ﾃ)平成１６年１月２６日，上記(ﾁ)の検討の結果，本マグネシウム合金薄板の製造設備においては，鋳造工程から一貫して圧延工程まで行える設備とするが，鋳造工程と圧延工程とを連動して行わないことも考え，圧延機及び張力装置の上流側と下流側に加熱炉を配し，コイルを加熱することができる設計（構成１－２～４）を決定し，「マグネシウム合金，薄板製造計画」（甲２１。以下「甲２１の計画」という。）を作成した。この設備においては，構成１－１～６に加えて，トリマー（構成２－４），トリマーの下流側に配置した巻取機（構成２－５），レベラー（構成２－６）を備えたものである。
甲２１の計画に記載した構成は，技術指導委託先のＺ①教授，Ｚ②准教授の指導を受けながら，Ｘ①及びＸ②がデザインし，これを，このプロジェクト立ち上げの途中の平成１５年９月１６日に原告に入社したＸ③（以下「Ｘ③」という。）に指示して，完成させたものである。そして，甲２１の計画に準拠して本件仕様書が作成された。ヒーターロールについては，試作においてその有用性を確認してきたので，被告大野ロールに，ロール軸の穴あけ加工を指示した。(ﾄ)本件仕様書に記載した圧延設備（本件圧延設備）は，従来，経済的に困難と考えられていた熱間圧延設備を実現することができ，その性能は，実用的，経済的に十分な能力を備えている。
原告は，以上のとおり，比較的コンパクトな設備で製造できるマグネシウム合金板材の製造について，種々検討を行い，実験室レベルの技術（新たな技術としては，圧延設備中の張力装置，ピンチロール，ワークロール・バックロールの加熱，複数回リバース圧延，レベラー及びトリミング装置並びにこれらを含む諸技術情報，ノウハウ及び構想の組合せ）を完成させた。
その後，原告は，この技術の実用化のための実証を兼ねて，製造ライン建設を計画し，平成１６年春から夏にかけて，被告大野ロールを含む３社に本件仕様書及び上記平成１３年以来の原告の技術開発（ヒーター加熱方法を含む）を開示し，上記３社から見積書ないし資料の提出を受け，最終的に，被告大野ロールに対し本件装置の製作を発注することになった。
ウＸ①及びＸ②の発明への寄与
(ｱ)Ｘ①は，原告の取締役社長であり，このマグネシウム合金薄板製造について，全ての責任を負っており，上記平成１３年以来の原告の技術開発においても，製造部の関係者からヒアリングを行い，製造技術採否決定に際し，会社経営の立場から，その任に当たっていた。特に，製造設備規模に大きく影響してくる複数回リバース圧延技術の採用は，Ｘ①の指示によるものである。
(ｲ)Ｘ②は，原告の専務取締役製造部長の職責にあり，上記平成１３年以来の原告のマグネシウム合金板材製造プロジェクトのリーダーを務めていた。そして，各種技術情報を収集し，専門の知識も参考にしながら，装置全体のデザインを決定し，仕様書を完成させる任務についていた。(ｳ)平成１６年３月当時の技術水準からみて，本件仕様書の内容は公知のものではなく，新規な構成を備えていた。そして，本件仕様書は，Ｘ①及びＸ②両名の寄与によって完成されたものである。
エ特許を受ける権利の譲渡
以上の経緯を経て，Ｘ①及びＸ②は，平成２１年７月２４日，本件各発明に関する特許を受ける権利を原告に譲渡した。
オ以上の次第で，原告は本件各発明につき特許を受ける権利を有する。
〔被告らの主張〕
本件各発明は，次のとおり本件圧延技術とは明らかに相違しており，原告が本件各発明につき特許を受ける権利を取得する余地はない。
ア本件圧延技術と本件発明１－１との相違点
本件圧延技術１には，「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能な」ワークロールとバックアップロール（構成１－６）は開示されていない。本件発明１－１は，この点において，本件圧延技術１とは一致しない。被告大野ロールが原告に平成１８年７月下旬に搬入した圧延ラインにおいても，ワークロールとバックアップロールには，加熱昇温を可能にするためのヒーターを備えていない。
本件発明１－１は，公知技術であった本件圧延技術１のワークロールとバックアップロールに，加熱昇温を可能にするためのヒーターを大野ロールの着想において付加したものである。
したがって，本件発明１－１は，大野ロールの着想に基づいて発明がされたものである。
また，本件圧延技術１は，圧延する金属を非鉄合金としており，マグネシウムに限定していない点においても，本件発明１－１と相違する。イ本件圧延技術と本件発明２－１及び２－３との相違点本件圧延技術２は，ヒータ炉の巻取りコイラーを，加熱可能な巻出しコイラーとして使用する点に特徴がある。
本件発明２－１及び２－３は，巻出しコイラーがあり，その下流にヒーターがあり，更にその下流にトリマーがあり，最後に常温の巻取りコイラーがある（本件発明２－３においては，更に上記ヒーターとトリマーの間にレベラーがある。）。
本件圧延技術２は，ヒーターと巻出しコイラーが工程の同じ箇所にある点で，これらの構成が別の箇所にある本件発明２－１及び２－３とは相違する。
このように，本件発明２－１及び２－３においては，ヒーターと巻出しコイラーとが，圧延工程の別の箇所にあることが必要である。したがって，本件発明２－１及び２－３において，本件圧延技術２の特徴である，ヒータ炉の巻取りコイラーを，加熱可能な巻出しコイラーとして使用する点を備える余地がない。


本件圧延技術２とは異なる本件発明２－１及び２－３の着想も，平成１９年３月頃の被告大野ロールと被告ＩＨＩメタルテックとの協議の中で提案されたものである。この協議の結果を踏まえて，被告ＩＨＩらから出願がなされた。これらの協議の際，被告大野ロールは，本件圧延技術２の特徴を備えたものを被告ＩＨＩメタルテックには説明していない。そのため，本件発明２－１及び２－３は，本件圧延技術２の特徴を現に備えていない。また，本件圧延技術２は，圧延する金属を非鉄合金としており，マグネシウムに限定していない点においても，本件発明２－１及び２－３と相違する。
(3)争点(3)（被告大野ロールは本件不作為義務を負うか）について
〔原告の主張〕
本件各発明は，前述のとおり，原告が被告大野ロールに対し，平成１６年４月頃，非鉄合金薄板圧延ラインの設備に関するヒータ炉，コイラー，張力装置，圧延機，レベラー，シャー，トリミング装置，巻き直しコイラー等を構成要素とする非鉄合金薄板製造設備を記載した平成１６年４月２０日付け本件仕様書を交付し，被告大野ロール及び同被告の代表者Ｙ①（以下「Ｙ①社長」という。）及びＹ②に開示した原告の秘密事項（本件圧延技術）を内容とするものである。
このように，被告大野ロールは，本件秘密保守契約等に反する行為を行う状況となっているので，これらの契約に基づき，原告に対し，本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造，販売，頒布してはならない本件不作為義務を負っている。
〔被告大野ロールの主張〕
前記のとおり，本件圧延技術１は本件発明１－１とは相違し，本件圧延技術２は本件発明２－１及び２－３のいずれとも相違している。したがって，被告大野ロールが，被告ＩＨＩらに対し，本件圧延技術とは異なる本件各発明を提案したことは，何ら原告との間の契約に違反するものではなく，被告大野ロールが，本件各発明について実施してはならない義務（本件不作為義務）を負う理由はない。
また，本件仕様書に記載された本件圧延技術は，そもそも公然知られた公知技術であり，秘密事項として開示されたものではない。したがって，被告大野ロールは，本件圧延技術それ自体についても，実施してはならない義務を負うものではない。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（確認の利益の有無）について
(1)本件訴え１
ア発明者は，発明をすることによって，特許を受ける権利を取得し（特許法２９条１項），特許権を取得すれば，業として特許発明の実施をする権利を専有することができ（同法６８条），また，特許を受ける権利は，移転することができ（同法３３条１項），独立した権利として譲渡性も認められている。したがって，特許を受ける権利は，発明の完成と同時に発生する，それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利ということができるから，その帰属について争いがある場合には，当該権利の帰属を主張する当事者の一方は，これを争う他方当事者を相手方として，裁判所に対し，自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解するのが相当である。
これを本件についてみるに，原告は，被告ＩＨＩらが出願した本件各発明について，自己に特許を受ける権利が帰属すると主張し，被告ＩＨＩらはこれを争っているから，原告と被告ＩＨＩらとの間には，本件各発明に関する特許を受ける権利の帰属について争いがあり，原告が自己に帰属すると主張する本件各発明の特許を受ける権利について，不安や危険が現存すると認めることができる。そして，本件訴え１によって，原告が本件各発明の特許を受ける権利を有することを確認できれば，原告と被告ＩＨＩらとの間の本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる。また，冒認出願は，特許法３９条１項から４項までの規定の適用については特許出願でないものとみなされ（同条６項），後願排除力（同条１項）を有しないものとされており，真の権利者は，その意に反して発明が新規性を失った日，すなわち冒認出願につき出願公開がされた日から６か月以内に特許出願をすれば，例外的にその発明が新規性を喪失しないものと扱われ（同法３０条２項），特許権を取得することができる。現に，原告は同項の適用を前提として本件各原告出願を行っており，本件訴訟で原告が勝訴すれば，原告はその審査の過程で当該勝訴判決を一資料として特許庁に提出することができる。
他方，本件のような事案において，特許を受ける権利それ自体について移転請求を認める規定は現行法上存在しないから，原告は，被告ＩＨＩらに対し，上記権利の移転を求める給付の訴えを提起することはできないと解される。
以上に検討したところによれば，本件訴え１によって，本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方，特許を受ける権利それ自体について給付の訴えを提起することはできないのであるから，本件訴え１には確認の利益が認められるというべきである。
イ(ｱ)これに対し，被告ＩＨＩらは，特許を受ける権利自体は，ある発明を行ったことによって発生する権利であるが，特許出願との関係においては，そこに記載された発明の全てとの関係で問題とされなければならない事項であり，原告のように，１個の特許出願のうち一部の発明について特許を受ける権利の有無を問題とするような請求権は存在せず，１個の特許出願のうち一部の発明についてのみ名義変更手続を求める給付請求が成り立たない以上，本件のような確認請求について訴えの利益が認められないと主張する。
しかしながら，特許を受ける権利は，発明の完成と同時に発生する，それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利であり，発明の完成によって権利が発生した後に発明者以外の者によってなされた特許出願の有無やその内容によって，権利の性質が変わるものではない。そして，当該権利の帰属について争いがある以上，当該権利の帰属を主張する当事者の一方は，これを争う他方当事者を相手方として，裁判所に対し，自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解すべきことは前記アに説示したとおりであり，現行法上，あるいは実務の取扱い上，１個の特許権又は１個の特許出願の一部について名義変更手続が定められていないことは，上記確認の利益の有無を左右するものではない。したがって，被告ＩＨＩらの上記主張は採用することができない。


(ｲ)また，被告ＩＨＩらは，本件各発明の発明者が原告であるか否かは，本件各原告出願の審査において，第一次的には特許庁が新規性，進歩性等の要件を備えているか否かと併せて判断すべき問題であるから，かかる意味においても訴えの利益が認められないとも主張する。しかしながら，特許法が，特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし，また，特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で，これを特許庁の審査官又は審判官が第一次的に判断するものとしていることは，被告ＩＨＩらが指摘するとおりであるとしても，最高裁平成１３年６月１２日判決が判示するように，権利の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であって，本件訴え１は，正に権利の帰属の争いであるから，被告ＩＨＩらの指摘は本件には当たらないというべきである。したがって，被告ＩＨＩらの上記主張も採用することができない。
(2)本件訴え２
本件訴   え２は   ，原告   と被告   大野ロ   ールと   の間で   交わさ   れた本   件秘密   保守契約   等に基   づいて   本件各   発明を   実施し   てはな   らない   義務が   あるか   どうかの確   認を求   めるも   のであ   るとこ   ろ，被告   大野ロ   ールは   ，同被告が本件各発明に係る具体的な装置を第三者のために製造している事情はないし，将来において，同被告が具体的に製造する装置については，それが本件各発明と同一性があるかどうか，その装置の製造の差止めを請求する給付の訴えにおいて改めて判断する必要があり，現時点で，被告大野ロールが本件各発明を使用した装置を製造等してはならないことを抽象的に確認しても無意味であるから，本件訴え２は，即時確定の利益を欠き，確認の利益が認められないと主張する。
しかしながら，原告と   被告Ｉ   ＨＩら   間に本   件各発   明に係   る特許   を受け   る権利の   帰属の   争いが   あるこ   とは前   記第２   の４(2)の   とおり   であり   ，これに関連し   て，原   告と被   告大野   ロール   間にお   いて同   被告が   本件秘   密保守   契約等に基   づく本   件不作   為義務   の存否   につい   て争い   がある   ことも   同(3)のとおりで   ある。   そして   ，上記   争いの   経緯に   照らせ   ば，本   件各出   願につ   いて特許権   の設定   登録が   された   場合，   被告大   野ロー   ルが，   被告Ｉ   ＨＩら   からライセ   ンスを   受ける   などし   て，本   件各発   明を実   施する   現実の   危険が   あると認め   られる   から，   本件各   発明に   係る特   許を受   ける権   利の帰   属や発   明の実施の   可否と   いう原   告の権   利又は   法律関   係に，   現実の   危険，   不安が   生じている   という   ことが   できる   。また，   契約に   基づき   生じた   不作為   債権に   ついて   ，その   違反の   おそれ   がある場   合に，債   権者が   債務者   に対し   不作為   債権の   効力と   して予   防請求（   差止請求   ）できる   か否か   につい   ては，こ   れを否   定する   のが一   般であ   るから   ，原告と   しては   ，ほかに   適切な   手段が   ない一   方，本件   訴え２   で勝訴   すれば   ，被告大   野ロー   ルによ   る本件   各発明   の実施   を防止   するこ   とがで   き，原   告の権利，   法律的   地位の   不安を   除去で   きるこ   ととな   る。以上に   よれば   ，原告   の権利   又は法   律関係   には，   原告と   被告大   野ロー   ル間の上   記争い   に起因   する現   実の危   険，不   安が生   じてい   るとい   うこと   ができると   ころ，本   件訴え   ２で原   告が勝   訴すれ   ば，上記   争いから生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方，ほかに   原告にとって   適切な   手段が   ないの   である   から，   本件訴   え２に   は，即   時確定   の利益があ   り，確   認の利   益を認   めるの   が相当   である   。２争点(2)（原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか）について
(1)本件各発明と本件圧延技術の相違
まず，本件各発明と本件圧延技術の相違について検討する。
ア本件発明１－１と本件圧延技術
(ｱ)本件発明１－１と本件圧延技術（前記第２の２(3)イ）を対比すると，両者は，「圧延機の入，出側両端にマグネシウム合金シートを各々コイル状態で加熱，保温可能な巻取機を設置し，前記マグネシウム合金シートを複数リバース圧延にて順次厚み圧下するマグネシウム合金熱間圧延装置において，前記圧延機は，ワークロールとバックアップロールとを備えることを特徴とするマグネシウム合金熱間圧延装置。」である点で一致し，本件発明１―１のワークロールとバックアップロールが「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能」であるのに対し，本件圧延技術の両ロールがそうでない点で相違するものと認められる。(ｲ)原告は，表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能なワークロールとバックアップロール（構成１－６）は，本件仕様書の図１④に該当すると主張するが，同部分の説明内容を見ても，かかる構成が明示されているとは認められず（原告は，平成２３年７月１９日付け準備書面において，本件仕様書には，ロール加熱に関する記載をしなかったことを認めている。），この点に関する原告の主張は採用できない。他方，被告らは，本件圧延技術１は，圧延する金属を非鉄合金としており，マグネシウムに限定していない点において，本件発明１－１と相違すると主張するが，本件仕様書の２枚目１(4)に記載されたコイル単重と長さ（代表サイズ）から算出される非鉄合金の密度は，約１．７８ｇ／㎝３であり，マグネシウムの比重は１．７４でアルミニウムの約３分の２であって，実用金属の中では最も軽いものである（公知の事実）ことからすると，本件仕様書の非鉄合金はマグネシウム合金を念頭に置いていたものといえるから，本件仕様書の記載に接した当業者はこれを理解できたと認めるのが相当である。よって，これに反する被告らの主張は採用できない。
イ本件発明２－１及び２－３と本件圧延技術