被告製品であるコーンコブミールは，リグニンに富む草質材の一例であって，また，カサ比重０．２２～０．２３以下に粉砕したものであり，本件発明の構成要件Ｂのカサ比重である「０．１５～０．２５以下」を充足する。被告の試験（乙１）は，試料の採取方法や保管方法が示されておらず，試料の粒形状や粒度分布を判断できるデータや写真なども示されていない上，上記試験の写真を観察すると，過度に大きな粒子のみがそろっており，きのこ培地として使用するものとしては不自然である。きのこ栽培の業界では，カサ比重が０．２５以下の軽いコーンコブミールが主流であるから，きのこの配合培地のトップメーカーである被告がカサ比重０．２９以上のものを扱っているとは考えにくい。また，圧着・結着後にほぐしたコーンコブミールのカサ比重は粉砕物のカサ比重より２５％程度重くなるはずであるのに，上記写真では粉砕物のカサ比重の方が重く見えるので不自然である。
[被告の主張]
被告の試験（乙１）及び再試験（乙１３の１）によれば，被告製品における粉砕されたコーンコブミールのカサ比重は０．２９以上であり，本件発明の構成要件Ｂのカサ比重である「０．１５～０．２５以下」を充足しない。なお，被告の試験及び再試験は，被告輸入に係る中国鉄嶺市の東金池土特産品加工有限公司で製造されたもの（試料１，２）及び同有限公司で圧縮処理した試料１，２を被告工場において専用破砕機で砕いたもの（試料３，４）を長野県工業技術総合センターに持ち込み，カサ比重及び吸水試験を依頼したもので，十分信用性がある。また，被告の再試験では，同センターの試験担当者が袋から任意に取り出した資料をそのまま乾燥・計測しており，恣意的に粒径の大きなコーンコブミールのみを集めたものではない。(2)争点２（被告製品が構成要件Ｄを充足するか否か）について
[原告の主張]
被告製品は，結着して圧着物としたものの圧着をほぐしてなる解着物であるコーンコブミールが，きのこ栽培用の配合培地の主要原材料として混合されているから，本件発明の構成要件Ｄを充足する。
被告は，被告製品が人の手でほぐして解着するものではなく粉砕機を用いて砕いたものであると主張するが，被告が粉砕機と主張する機械は，圧着物を再度破砕するものではなく，あくまで圧着物をほぐすための解着機である。すなわち，コーンコブミールの圧着物は，手でも簡単にほぐれるものであり，被告の解着機は，突起付きドラムの回転が生み出す衝撃力によって圧着を解いて粉々にすることで，ほぐす工程を機械化したにすぎない。比較的大きな粒になっているコーンコブミールの固い部分の粒子については，解着機による解着によって細分化することはない。また，被告製品の圧着物を解着する際に多量の粉塵が発生しているが，圧着する前のコーンコブ粉砕物を扱う場合にも多くの粉塵が飛んでいるから（甲２７の写真５），直ちに被告製品が粉砕機による粉砕を伴って製造されたものとは認められない。さらに，被告は，被告製品が，単にコーンコブを切削的に粉砕しただけのものと吸水時間において差異がないと主張するが，被告製品と同等に生産されたものと推定されるコーンコブミールは極めて高い吸水性を示している。
[被告の主張]
被告製品は，圧着物を破砕機で機械的に破砕するのであるから，本件特許のように圧着物の圧着を単に解くというものではなく，さらに積極的に粒を叩く，あるいは潰すという機械的作用も加わり，粒度分布的には，径が小さくなる方向にシフトする。破砕機が，粒を叩き，あるいは潰すという作用を加えていることは，破砕機に掛けられた圧着物から多量の粉塵が発生していることからも理解できる。このように，本件特許における「圧着物をほぐした」ものと，被告製品における「圧着物を破砕機により破砕した」ものとは，その粒度分布に相違がある。
また，本件特許の出願から登録に至るまでの過程を踏まえると，本件特許は，コーンコブを切削的に粉砕し，次いで圧縮成形した圧着物をほぐした解着物が，単にコーンコブを切削的に破砕したものとは吸水時間に有為な差があるとされ，この有為な効果の差異のみによって進歩性が認められたものと解される。本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)には，「圧着物をほぐす」にいうところの「ほぐす」の意義について特に定義的な説明はないから，本件特許の出願経過にかんがみれば，吸水時間において有為な差異が出るような状況に圧着物を崩壊させるというほどの意味に解釈せざるを得ない。被告製品は，単にコーンコブを切削的に粉砕しただけのものと吸水時間において差異がないから，本件発明における吸水時間についての有為な作用効果を奏するものではない。以上によれば，被告製品は，「圧着物をほぐした」ものに該当せず，構成要件Ｄを充足しないから，本件発明の技術的範囲に属しない。
(3)争点３（本件特許の無効事由の有無）について
[被告の主張]
本件特許の出願前に頒布された刊行物である特開平１－１３７９２１号公報（乙９。以下「文献１」という。）の記載に基づけば，きのこ栽培の培地として用いるために草質材（コーンコブ）を粉砕して，カサ比重０．１５～０．２５以下に調整すること（本件発明の構成要件Ａ及びＢ）は当業者が容易に想到し得るし，同じく本件特許の出願前に頒布された刊行物である特開平４－２１１３０７号公報（乙１０。以下「文献２」という。）の記載に基づけば，輸送を容易にするために，上記粉砕物を圧縮成形して容積を縮小すること（本件発明の構成要件Ｃ）も当業者が容易に想到し得る。文献１及び２には，「圧着物をほぐす」（本件発明の構成要件Ｄ）という点について明確な記載はないが，きのこ栽培用培地として使用する際にはカサ比重０．１５～０．３５程度まで戻す（ほぐす）ことは当然というほかなく，文献１及び２の当然の帰結として導かれるものである。
したがって，本件発明は進歩性を欠くから，本件特許は無効であり，原告は被告に対し，本件特許権を行使することができない。
[原告の主張]
本件発明は，コーンコブミールなどの草質材をきのこ栽培用の培地の資材として実用化するうえで大きな課題であった吸水性の問題を極めて合理的に解決し，さらに輸送性を向上させるとともに粉じんの発生を防止し，使い勝手も良くなるなど，有利な効果を奏するものである。通常の物質では圧縮することで吸水性が低下すると考えることが自然であるし，圧縮した後で粉砕する方が，一見ロスが少なく優れているように考えやすい。また，工程の最後に破砕する方が，吸水性が高まるように考えやすい。本件発明は，これらとは逆に，細かくしたものをあえて集めて塊にする工程を入れているところ，これが文献２記載の発明との相違点なのであって，容易に想到できないものであり，この工程によって特別有利な作用効果を奏するものであるから，十分に進歩性を有する。
(4)争点４（原告の損害額）について


[原告の主張]
被告が本件特許権の成立後に被告製品を輸入した量は，７万５０００トンを下らない。また，本件発明に係る相当実施料率は，１トン当たり６００円を下らない。したがって，原告が受けるべき実施料相当額は，少なくとも４５００万円である。
[被告の主張]
上記主張のうち，輸入量は否認し，相当実施料率は不知，実施料相当額は争う。
第３当裁判所の判断
１争点２について
事案に鑑み，まず，被告製品が構成要件Ｄを充足するか否か（争点２）について判断する。
(1)構成要件Ｄは「次いで圧着をほぐしてなる解着物。」というものであるところ，「ほぐす」とは，「結んだり縫ったりしてあるものをとき分ける」ことを，また，「解き分ける」とは，「ときはなって別々にする」ことをそれぞれ意味するから（広辞苑第６版），構成要件Ｄは，構成要件Ｃで圧縮，結着した圧着物の「圧着をときはなって別々にされた解着物」であることを規定するものである。
また，本件明細書の「発明の詳細な説明」には，「従来の技術」及び「発明が解決しようとする課題」として，それぞれ，「輸送されて来た成形物を培地材料として使用する際には，成形物を先ず粉砕しなければならず，成形と粉砕を離れた別の場所で行うから設備，操作などの面で煩雑であり，コストも高くなる。」（段落【０００３】），「草質材をその容積を縮少した形で輸送し，しかも消費地において粉砕等の工程を必要としないようにできないかと考えた。また混合過程で粉塵が発生しないで水を加えると短時間で崩壊しキノコ生産の作業性を高める草質材成形物の追求を行った。」（段落【０００４】）と記載され，また，「課題を解決するための手段」及び「発明の効果」として，それぞれ，「消費地に届けられた圧着物は，必要に応じてほぐしたのち，水を加えれば毛管現象により急速に水分を吸収して膨張，崩壊する粉塵を発生させずで（ママ）他の培地材料と混和することができる。かくして消費地における草質材の粉砕工程が不要となる。」（段落【００１４】），「集荷地で粉砕，圧縮，固形化して輸送し，消費地では粉砕せずに栽地材料として用いることができるので輸送や加工の費用が大巾に節減される。粉塵公害を防止することが出来る。」（段落【００４２】）と記載されている（甲４）。これらの本件明細書の記載によると，本件発明は，草質材を集荷地で粉砕，圧縮して圧着物として輸送し，消費地では粉砕等の機械的加工を必要とせずに培地材料として用いることができるという効果を得たことに特徴があると認められる。そうすると，本件発明の構成要件Ｄの「圧着をほぐしてなる」とは，消費地に輸送された圧着物に再び粉砕等の機械的加工を加えることなく，ときはなって別々にすることを意味し，圧着物を再度粉砕するような加工は含まないものと解するのが相当である。
(2)そこで検討するに，証拠（乙１４ないし１７）によれば，被告製品の「コーンコブミール」は，多数の刃を持った粉砕機を使用して圧着物に叩くあるいは潰すという機械的作用を加えて，圧着物を粉砕していることが認められる。このように，被告製品は，圧着物を再度粉砕するような加工を伴って製造されたものであるから，構成要件Ｄの「圧着をほぐしてなる解着物」には該当しない。
これに対し，原告は，①被告が使用する「粉砕機」は圧着物を粉砕しておらずドラムの回転が生み出す衝撃力によって機械的に圧着をほぐしているにすぎない，②圧着する前のコーンコブ粉砕物を扱う場合にも多くの粉塵が飛んでいるから（甲２７の写真５），被告製品の圧着物を解着する際に多量の粉塵が発生しているとしても被告製品が粉砕機による粉砕を伴って製造されたものとは認められない，などと主張する。しかしながら，証拠（乙１４ないし１７）によれば，被告の使用する粉砕機はドラムの外周に多列に設けたリング板に多数の刃を取付けた構造である上，同粉砕機にかけられた圧着物からは多量の粉塵が発生しているのであって（なお，原告が指摘する甲２７の５の写真は不鮮明で，原告主張に係る事実を示すものとは認められない。），この多数の刃によって圧着物に機械的作用を加えて粉砕しているものと認められるから，原告の上記主張はいずれも採用の限りでない。
２争点１について
なお，念のため，被告製品が構成要件Ｂを充足するか否か（争点１）についても検討するに，構成要件Ｂは「カサ比重０．１５～０．２５以下に調整したリグニンに富む草質材の粉砕物を」というものであるところ，ここにおいては，草質材の粉砕物のカサ比重を０．１５～０．２５以下の範囲に調整するとの数値限定がされる一方，草質材の粉砕物の一部についてのカサ比重が上記範囲を外れることがあるといった記載は見当たらない。そうすると，被告製品が構成要件Ｂを充足するというためには，少なくとも被告製品における粉砕物のカサ比重の調整が，安定的に上記範囲内においてされていることが必要というべきであって，被告製品における粉砕物のカサ比重が安定せず，粉砕物のうち上記範囲を外れるものが相当量存在するという状況であれば，粉砕物のカサ比重を上記範囲に調整したということはできないから，構成要件Ｂを充足するとは認められない。
そこで，被告製品のコーンコブの粉砕物についてみるに，原告の実験（甲７）によれば，得られた粉砕物のカサ比重が構成要件Ｂの数値範囲内にある（０．２２ないし０．２３）一方，被告の実験（乙１，乙１３の１）によれば，得られた粉砕物のカサ比重が構成要件Ｂの数値範囲外となっている（０．２９ないし０．３２）ところ，いずれの実験についても特段その信用性を否定すべき事情は見当たらない。なお，原告は，被告の実験が不自然であるとしてこれを論難するが，その根拠とするところは，いずれも証拠に基づかない推測にすぎず，採用することはできない。
そうすると，被告製品における粉砕物のカサ比重の調整が，安定的に上記範囲内においてされていると認めることはできないから，被告製品は，リグニンに富む草質材の粉砕物を「カサ比重０．１５～０．２５以下に調整した」ものということはできず，構成要件Ｂに該当しないというべきである。
３結論
以上のとおり，被告製品は，構成要件Ｂ及びＤを充足しないから，その余の点について検討するまでもなく，被告が被告製品を製造，販売し，又は販売の申出をすることが本件特許権を侵害するとは認められない。よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部


平成２５年３月５日判決言渡
平成２３年（ネ）第１００８７号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審東京地方裁判所平成２２年（ワ）第４０３３１号）
口頭弁論終結日平成２５年１月２２日
判決
控訴人   （原告   ）        株式会   社デー   タ・テ   ック訴訟代   理人弁   護士         伊藤    真
平井佑   希
弁理士          鈴木正   剛
藤掛宗   則
補佐人   弁理士          栗下清   治被控訴   人（被   告）         カヤバ   工業株   式会社訴訟代   理人弁   護士         松本    司
井上裕   史
復代理   人弁護   士        佐合俊   彦
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
「原判決を取り消す。被控訴人は，原判決別紙被告製品目録記載の各製品を生産，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。被控訴人は，その占有に係る上記各製品を廃棄せよ。被控訴人は，その占有に係る上記各製品を製造するための金型を廃棄せよ。被控訴人は控訴人に対し，１億円及びこれに対する平成２２年１１月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。」との判決及び仮執行宣言。
第２事案の概要
１控訴人は，発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体」とする発明に係る特許第３２２９２９７号の特許権者である（平成１１年１０月１２日特許出願，優先日平成１０年１０月１２日，優先権主張国日本国，登録日平成１３年９月７日）。
控訴人は，原判決別紙被告製品目録１ないし３記載の各製品（被告機器）の生産行為等が上記特許第３２２９２９７号の請求項９（本件発明１）に係る特許権を侵害し，同目録４，５記載の各解析ツールを記録した各記録媒体（被告記録媒体）の生産行為等が請求項１５（本件発明２）に係る特許権を侵害すると主張して，被控訴人に対し，被告機器及び被告記録媒体（合わせて被告製品）の差止請求，廃棄請求等をするとともに，損害賠償請求をした。
これに対し，被控訴人は，被告製品が本件発明１，２の技術的範囲に属しないことや，新規性欠如又は進歩性欠如を理由とする本件特許権の無効（特許法１０４条の３），作用効果不奏効等を主張した。
そして，控訴人は，原審の弁論準備手続が終結した後の平成２３年９月１６日，被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判（無効２０１１－８００１３６号）において，請求項９，１５の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに（本件訂正），同月２８日に開かれた原審の第２回口頭弁論期日において，被告製品が本件訂正後の請求項９，１５の発明の技術的範囲に属し，本件訂正により無効理由が解消された旨の対抗主張をした。被控訴人は，かかる対抗主張は時機に後れた攻撃方法で却下されるべきであると主張している。２原判決は，①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法１５７条１項により却下し，②被告機器は本件訂正前の本件発明１の技術的範囲に，被告記録媒体は本件訂正前の本件発明２の技術的範囲にそれぞれ属するが，③本件訂正前の本件発明１，２は乙第６号証（特開昭６２－１４４２９５号公報）に記載された引用発明１，２に乙第２，第３号証（実願平３－２６８３１号のマイクロフィルム，特開平６－２２３２４９号公報）に記載の周知技術を組み合わせることで，本件優先日当時，当業者において容易に発明をすることができたもので進歩性を欠き，本件発明１，２に係る本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして，控訴人の請求を棄却した。
３前記１の特許無効審判（無効２０１１－８００１３６号）においては，原判決言渡後の平成２４年２月２７日，本件訂正後の請求項９，１５の発明は新規性又は進歩性を欠くものではないとして，本件訂正を認め，請求を不成立とする旨の審決がされたが，その審決取消訴訟（平成２４年（行ケ）第１０１２９号）で，同年１０月１７日，当裁判所は，本件訂正後の請求項９，１５の発明は進歩性を欠くとして，審決を取り消す判決を言い渡した。判決の理由は，特開昭６２－１４４２９５号公報（本訴の乙６）に記載の発明に，実願平３－２６８３１号（実開平４－１２３４７２号）のマイクロフィルム（本訴の乙２）に記載の発明と，特開平１０－２４７８４号公報（本訴の乙８），特開平１０－１７７６６３号公報（本訴の乙１），特開平５－１５０３１４号公報（本訴の乙１１の１），特開平５－２５８１４４号公報（本訴の乙１１の２），特開平６－４７３３号公報（本訴の乙１１の３），特開平６－３００７７３号公報（本訴の乙１１の４），特開平１０－６３９０５号公報（本訴の乙１１の５）に記載の周知技術を適用することで，本件優先日当時，当業者において本件訂正後の請求項９の発明に容易に想到することができ，また，さらに特開平６－２２３２４９号公報（本訴の乙３）に記載の発明を適用することで，本件優先日当時，当業者において本件訂正後の請求項１５の発明に容易に想到することができたから，請求項９，１５の発明は進歩性を欠くというものである。この判決は，控訴人による上訴があったので，未確定である。４本件の前提となる事実は，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであり，当審における争点（原審においても同じ）は，上記第２の３記載のとおりである。
第３当事者の主張
当事者の主張は，原審争点についての補充主張を次のとおり付加するほか，原判決「事実及び理由」の第２の４「争点に関する当事者の主張」に記載のとおりである。被控訴人は，控訴人が本件訂正に基づく対抗主張をしたのに対応して，当審で，乙第８号証を主引用例とする新規性欠如，進歩性欠如を理由とする主張（特許法１０４条の３）を追加した。
１乙第６号証（特開昭６２－１４４２９５号公報）に記載された発明に基づく
新規性欠如（無効理由４）について
【控訴人の主張】


(1)控訴人は，本件発明１（本件訂正前の請求項９の発明）が，構成要件１Ｅ以外の構成で乙第６号証記載の引用発明１と一致する旨の主張をしていない。これに反する原判決７５頁６，７行の説示は誤りである。本件発明１の「特定挙動」は，移動体の「操作傾向の解析」を可能にする車両の挙動に関わる情報の記録の契機（トリガ）となる特徴的な挙動であり，操作者，運転者が，所定の条件を通じて把握したい車両の挙動として，任意にその内容を決定することができ，かつ，操作者，運転者の運転能力等の事情に応じて個別に変更することができるものである。
他方，乙第６号証は，スピードの出し過ぎ等の管理を運転者（ドライバー）の自覚に任せるのでは，客観的に評価することが困難となる問題を解決するためのものであって，客観的にスピードを出し過ぎているか否かを判定し，運転者に把握させることが必要であり，運転者自身がスピードの出し過ぎであると考える速度を超過したか否かを，運転者自身が判定することは必要でない。そうすると，乙第６号証の「基準値」は，複数の運転者に共通し，装置に予め設定されている性格のものであって，例えば運転者ごとに任意の値を設定したり，装置に使用するカード状記録媒体ごとに任意に設定したりする性格のものではない。運転者が「基準値」を任意に変更できるものとすると，スピードの出し過ぎ等の管理を運転者の自覚に委ねるのと変わりなくなってしまうから，乙第６号証の目的を達し得ない。仮に乙第６号証において「基準値」を変更することができるとしても，カード状記録媒体ごとに任意に設定し得る本件発明１の「挙動条件」，「収集条件」とは性格が異なるから，上記「基準値」が本件発明１の「挙動条件」，「収集条件」に相当するとはいえず，また上記「基準値」によってその発生が判定されるスピード，急発進，急制動等も，本件発明１の「特定挙動」に相当しない。
したがって，乙第６号証では，本件発明１の「特定挙動」，「挙動条件」，「収集条件」の構成は開示されていない（構成要件１Ｂ，１Ｅ）。また，乙第６号証の装置が収集する管理水準以上のスピードを出した回数等は，同水準以上のスピードを出した時点前後の測定データではないから，乙第６号証では，本件発明１の「特定挙動に関わる情報」の構成は開示されていない（構成要件１Ｃ）。
本件発明１にいう「移動体の操作傾向」とは，複数回の測定データにわたって繰り返し現れる運転操作の傾向を意味し，「移動体の操作傾向の解析」とは，かかるデータを複数回にわたって記録することにより可能となる，車両の特徴的な運転操作の傾向の解析を意味する。乙第６号証の運転管理パターン判定手段３８が行う，ポイント（急発進等の回数と対応する係数の積の合計）の集計結果が運転管理パターンのどのランクに該当するかの判定は，集計結果をランク分けしているにすぎない。したがって，乙第６号証においては，運転傾向，操作傾向を解析しているものではなく，本件発明１にいう「移動体の操作傾向の解析」の構成は開示されていない（構成要件１Ｃ）。
結局，本件発明１と乙第６号証に記載の引用発明１は，構成要件１Ｅのみならず，構成要件１Ｂ，１Ｃにおいても相違する。
(2)控訴人は，本件発明２（本件訂正前の請求項１５の発明）が，「移動体の特定挙動に関わる情報を収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理」をコンピュータ装置に実行させるためのデジタル情報が記録されている構成以外の構成で乙第６号証記載の引用発明２と一致する旨の主張をしていない。これに反する原判決７５頁１１ないし１３行の説示は誤りである。前記(1)のとおり，乙第６号証の「基準値」は本件発明２にいう「挙動条件」，「収集条件」に相当せず，本件発明２にいう「特定挙動」，「特定挙動に関わる情報」，「移動体の操作傾向の解析」，「移動体の操作傾向を解析する処理」，「挙動条件」，「収集条件」の構成は開示されていないから，本件発明２と乙第６号証に記載の引用発明２は，これらの構成が関わる構成要件２Ａないし２Ｃにおいて相違する。(3)以上のとおり，本件発明１，２と乙第６号証記載の引用発明１，２は実質的に同一でなく，本件発明１，２は新規性を欠くものではない。２乙第６号証に記載された発明等に基づく進歩性欠如（無効理由４）について
【控訴人の主張】
(1)前記１のとおり，引用発明１の「基準値」は本件発明１の「挙動条件」に相当せず，前者の構成から後者の構成に改めることは容易でない。「基準値」をＩＣカードに設定し，運転者が個別に変更できるようにすると，スピードの出し過ぎ等の客観的な評価ができなくなり，引用発明１の目的を達成することができないから，かかる構成の変更には阻害要因がある。
乙第２号証では，道路の状況の差により有効なデータ収集ができない問題にかんがみ，１周期（サイクル）の最大加減速ランクをインクリメントすることで，共通の加減速ランクデータを用いても，道路状況にあまり左右されずに加減速の履歴情報を収集することができるようにしたもので，道路状況によって基準となる値を変更することは予定されていない。そうすると，道路状況によって「基準値」を変更する引用発明１に，共通の加減速ランクデータを用いる乙第２号証記載の乙２発明を適用することは，動機付けを欠くもので，当業者にとって容易でない。カード状記録媒体を用いて，自動車のデータレコーダのパラメータ等の設定を行うことが本件優先日当時の当業者の周知技術であったとはいえないし（乙２，３だけでは裏付けとして不十分である。），単にカード状記録媒体を用いてパラメータ等の設定を行うだけでは，本件発明１にいう「挙動条件」，「収集条件」をカード状記録媒体に記録，管理して，把握したい車両の挙動に合わせて運転者ごとに「挙動条件」を設定，変更する構成に想到することはできない。よって，乙第６号証に記載された引用発明１に乙２発明を適用することが困難であるか，適用ができたとしても本件発明１との相違点に係る構成に想到することが本件優先日当時の当業者にとって容易でない。結局，本件発明１は進歩性を欠くものではない。
(2)本件発明２にいう「収集条件」は単なるパラメーター（変数）ではなく，運転者の操作傾向の解析を可能とするべく，特定挙動の発生前後の測定データを記録媒体に記録されるもので，運転者の事情に応じて任意に設定，変更する性格のものである。本件発明２にいう「所定の記録媒体」も，運転者が誰か特定できるものでなければならない。
したがって，本件発明２にいう「収集条件」は乙第６号証記載の引用発明２にいう「基準値」とは異なるし，引用発明２に本件発明２との相違点に係る構成を採用する動機付けが存しない。
よって，乙第６号証に記載された引用発明２等に基づいて本件発明２との相違点に係る構成に想到することが本件優先日当時の当業者にとって容易でない。結局，本件発明２も進歩性を欠くものではない。


３訂正を理由とする対抗主張について
【控訴人の主張】
(1)本件訂正は，請求項９，１５の特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明に当たり，適法である。
(2)本件訂正後の請求項９の発明（本件訂正発明１）は，訂正前の構成要件１Ｂ，１Ｃ，１Ｅを減縮したものであり，請求項１５の発明（本件訂正発明２）は訂正前の構成要件２Ａを減縮したものであるところ，乙第１ないし第３号証にも，乙第６，第８号証にも，本件訂正発明１，２にいう「特定挙動」等の構成は開示されていないから，本件訂正発明１，２は新規性を欠くものではない。また，本件訂正発明１，２は，本件優先日当時，乙第１号証（特開平１０－１７７６６３号公報）を主引用例にしたとしても，また乙第２号証（実願平３－２６８３１号（実開平４－１２３４７２号）のマイクロフィルム）を主引用例にしたとしても，さらに乙第３号証（特開平６－２２３２４９号公報）を主引用例にしたとしても，進歩性を欠くものではない。
(3)乙第６号証を主引用例としても，新規性欠如，進歩性欠如の無効主張は認められない。
乙第６号証記載の発明で判定される管理水準以上のスピードで走行した事実等（回数等）は，本件訂正発明１にいう「特定挙動」発生前後の車両の挙動に関わる情報ではないし，所定時間分記録されるものでもない。乙第６号証で行われるランク判定も，単なる運転結果の評価にすぎず，運転者の把握したい操作，運転の傾向の把握ではない。運転者が管理水準以上のスピードで車両を走行させた事実の判定に用いられる安全スピード基準値等も，本件訂正発明１にいう「収集条件」に相当するものではなく，かかる安全スピード基準値等を運転者に固有のＩＣカードに設定する動機もない。また，乙第６号証では，「収集条件に適合する挙動の情報」は記録されていない。
そうすると，本件訂正発明１と乙第６号証記載の発明は，少なくとも，
・相違点１
本件訂正発明１は，「前記挙動を特定挙動と判定して前記特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報をカード状記録媒体に記録する」ものであり，かつ，上記収集条件が「カード状記録媒体に設定されている」のに対して，乙第６号証記載の発明は，そのようなものでないで相違するから，本件訂正発明１と乙第６号証記載の発明とは実質的に同一ではない。
同様に，本件訂正発明２と乙第６号証記載の発明は，少なくとも，
・相違点２
本件訂正発明２は，「移動体の挙動を特定挙動と判定して前記特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を記録媒体に設定する処理をコンピュータ装置に実行させる」ものであるのに対して，乙第６号証記載の発
明は，そのようなものでない点
で相違するから，本件訂正発明２と乙第６号証記載の発明とは実質的に同一ではない。
そして，本件訂正発明１，２と乙第２，第６号証記載の発明とは技術的課題が相違する（乙第２号証記載の発明についてみれば，１サイクルの最大加減速ランクをインクリメントすることにより，道路状況の違い（一般道路か高速道路か）によらず，共通の加減速ランクデータを用いてもあまり道路状況に左右されずに加減速の履歴情報を収集することを技術的課題とし，本件訂正発明１，２の技術的課題とは異なる。）。乙第６号証の基準値をカード状記録媒体に相当するＩＣカードに設定することは同書証に記載も示唆もされておらず，乙第６号証の目的に照らせば，かかる構成に改めるには阻害要因がある。したがって，本件訂正前の請求項９，１５の発明（本件発明１，２）と同様に，乙第６号証記載の発明に乙第２号証記載の発明を適用することにより，あるいはさらに乙第１１号証記載の周知技術を適用することによって，本件優先日当時，当業者において本件訂正発明１，２との相違点に係る構成に容易に想到できたものではない。
(4)乙第８号証（特開平１０－２４７８４号公報）を主引用例としても，新規性欠如，進歩性欠如の無効主張は認められない。
(5)以上のとおり，本件訂正発明１，２は新規性又は進歩性を欠くものではなく，本件訂正前から新規性欠如，進歩性欠如の無効理由は存しないか，又は本件訂正によって無効理由がすべて解消した。
(6)被告機器の「トリガ判定閾値Ｘ」，「トリガ判定閾値Ｙ」，「トリガ後記録時間」，「多重トリガ」は本件訂正発明１の「収集条件」に相当するから，被告機器は本件訂正発明１の構成要件１Ｂを充足する。被告機器は，車両の「操作傾向の解析が可能となるように」「トリガ判定閾値Ｘ」，「トリガ判定閾値Ｙ」を超えた加速度（Ｇ）が表す「特定挙動の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段」を備えているから，本件訂正発明１の構成要件１Ｃを充足する。また，被告機器のＣＦカードは本件訂正発明１にいう「少なくとも前記収集条件が設定されている」「カード状記録媒体」に当たり，本件訂正発明１の構成要件１Ｅを充足する。したがって，被告機器は本件訂正発明１の技術的範囲に属する。
同様に，被告記録媒体の解析ツールは，車両の「挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理」を実行するから，被告記録媒体は本件訂正発明２の構成要件２Ａを充足し，同発明の技術的範囲に属する。
(7)結局，本件訂正請求は特許法１３４条の２所定の要件を充足し，仮に本件訂正前の請求項９，１５の発明が新規性又は進歩性を欠くものであるとしても，本件訂正発明１，２（本件訂正後の請求項９，１５の発明）は新規性，進歩性を欠くものではなく（無効理由の解消），被告機器は本件訂正発明１の，被告記録媒体は本件訂正発明２の技術的範囲にそれぞれ属する。


(8)原審は本件訂正に係る控訴人の対抗主張を時機に後れた攻撃方法として却下したが，被控訴人が引用する乙第６号証は，被控訴人が特許無効審判で新たな無効理由として主張するまでは，控訴人が検討する必要がなかったものである。乙第６号証が本件特許の異議手続で引用されていたとしても，控訴人に対し，同書証に基づく無効理由に対応して，訂正請求，訂正審判請求前に対抗主張をすることを強いるのは，失当な主張をすることを強いるもので不合理である。原審の措置は，被控訴人には不当に有利に，控訴人には不当に不利に働くもので，控訴人は本来不要な訂正を強いられた上，さらに上訴しない限り反論できない不合理なものである。したがって，控訴人の前記対抗主張は，時機に後れたものとして却下されるべきではない。
【被控訴人の主張】
(1)請求項１５の特許請求の範囲の訂正によっても，発明の内容は同一であって，同請求項の訂正は，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものではない。したがって，本件訂正は訂正要件（特許法１３４条の２第１項各号）を満たさず，違法である。
(2)乙第１号証を主引用例とすれば，本件訂正発明１，２は新規性又は進歩性を欠く。
(3)乙第３号証を主引用例としても，本件訂正発明１，２は進歩性を欠く。(4)乙第６号証を主引用例とする進歩性欠如については，次のとおりである。乙第６号証には，速度の異なる基準値を設定，変更する構成，運転者毎にデータ管理する構成がそれぞれ記載されているし，乙第２号証，乙第９号証の１ないし４には，「カード状記録媒体」に本件訂正発明１，２にいう「挙動条件」，「収集条件」を記録する構成が記載されている。乙第３号証には，「カード状記録媒体」にパラメータを設定することにより，運転者の意向に合わせて特別化，個人化できること，すなわちパラメータに関する各運転者の意向を組み込むことが記載されている。乙第１１号証の１ないし５には，「特定挙動」又は事故の発生前後の車両の挙動に関わる情報を所定時間分収集する周知技術が記載されている。そうすると，本件訂正前の請求項９，１５の発明（本件発明１，２）と同様に，乙第６号証記載の発明に乙第２，第３号証等記載の発明や乙第１１号証の１ないし５記載の周知技術を適用することにより，あるいはさらに乙第１，第８号証記載の周知技術も合わせて適用することにより，本件優先日当時，当業者において乙第６号証記載の発明との相違点に係る構成に容易に想到できたから，本件訂正発明１，２は進歩性を欠く。
なお，本件訂正の前後を問わず，請求項９，１５の特許請求の範囲の記載では，誰が「挙動条件」，「収集条件」を設定するのか，主体が特定されていない。本件明細書の段落【０００１】の記載に照らせば，本件訂正発明１，２では，管理者が挙動条件，収集条件を設定，変更することが前提とされているか，少なくとも運転者自身がこれらを設定，変更する構成に限定されているものではない。他方で，乙第６号証の「基準値」も，必ずしも複数の運転者に共通するものに限られない。本件訂正発明１，２では，１つの閾値によって判定される車両の挙動も「特定挙動」に当たるし，複数の閾値を組み合わせて判定することは当業者の周知技術，慣用技術にすぎない。一定の事象の発生前後のデータを測定，収集することは当業者の周知技術にすぎないし，本件訂正前の請求項９にいう「特定挙動に関わる情報」が「特定挙動」の発生前後の測定データを意味するのであれば，本件訂正発明２に係る訂正は訂正要件を充足しないことになる。データを繰り返し測定するかどうかは，当該装置の使用方法にすぎないが，乙第６号証の装置でも繰り返し測定することができることは明らかである。
(5)乙第８号証を主引用例としても，本件訂正発明１，２は新規性又は進歩性を欠く。
(6)以上のとおり，本件訂正後の請求項９，１５の発明（本件訂正発明１，２）も，新規性ないし進歩性を欠き，同発明に係る特許は特許無効審判によって無効とされるべきものである。
第４当裁判所の判断
１当裁判所は，本件優先日（平成１０年１０月１２日）当時，乙第６号証（特開昭６２－１４４２９５号公報）に記載の発明に，乙第２号証（実願平３－２６８３１号（実開平４－１２３４７２号）のマイクロフィルム）に記載の発明と，乙第１号証（特開平１０－１７７６６３号公報），乙第８号証（特開平１０－２４７８４号公報），乙第１１号証の１ないし５（特開平５－１５０３１４号公報，特開平５－２５８１４４号公報，特開平６－４７３３号公報，特開平６－３００７７３号公報，特開平１０－６３９０５号公報）に記載の周知技術を適用することで，当業者において，本件訂正前の請求項９の発明（本件発明１）及び本件訂正後の同請求項の発明（本件訂正発明１）に容易に想到することができ，また，さらに乙第３号証（特開平６－２２３２４９号公報）に記載の発明を適用することで，当業者において本件訂正前の請求項１５の発明（本件発明２）及び本件訂正後の同請求項の発明（本件訂正発明２）に容易に想到することができたから，本件訂正の前後を通じて請求項９，１５の発明は進歩性を欠き，特許無効審判により無効とされるべきもので，本件訂正によっても無効理由は解消されておらず，したがってその余の点につき判断するまでもなく，控訴人の各請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は次のとおりである。
なお，前記「第２事案の概要」のとおり，本件訂正発明１，２については，乙第６号証を主引用例とする進歩性欠如の無効理由を主張する被控訴人による無効審判請求を不成立とした審決（本件訂正は認めた。）の取消訴訟で，当該無効理由は理由があるとして審決取消しの判決があった。


２乙第６号証に記載された引用発明１，２は原判決「事実及び理由」第３の２(2)（７３，７４頁）のとおりであるから，本件訂正後の請求項９の本件訂正発明１と引用発明１とは，移動体の挙動を検出するセンサ部と，前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において特定挙動の発生の有無を判定し，前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように，前記特定挙動の発生に応じて挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し，前記記録媒体は，前記移動体の識別情報，前記移動体の操作者の識別情報，前記移動体の挙動環境の少なくとも１つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であるデータレコーダである点で一致し，本件訂正発明１は，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報をカード状記録媒体に記録するものであり，かつ，該収集条件が該カード状記録媒体に設定されているのに対して，引用発明１はそのようなものでない点（相違点Ａ）で相違することが認められる。ここで，上記「特定挙動」は，本件訂正明細書（甲１２）の段落【０００６】，【０００７】，【００３０】，【００３４】，【００４９】，【００５０】，【００６９】の記載に照らせば，急発進時の車両（移動体）の挙動等の，「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」を意味するものと解される。本件訂正明細書（甲１２）の段落【００３０】，【００３４】，【００５０】及び図２，３によれば，本件訂正発明１における「事故につながるおそれのある危険な操作」がされたか否かの判定は，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えるか否かによってなされるものである。また，本件訂正発明１の特許請求の範囲にいう「収集条件」とは，「特定挙動」発生前後の挙動に関わる移動体（車両）の情報を所定時間収集するための条件をいうところ，本件訂正明細書の段落【００１１】ないし【００２１】，【００３０】ないし【００３５】，【００４３】，【００４８】ないし【００７０】及び図面２，３，５によれば，具体的には，例えば，加速度等の閾値ないし閾値の組合せ，あるいはさらにＧＰＳデータ等の限定を加えたものが上記「収集条件」に当たる。
ところで，乙第２号証は車両の加速及び減速の履歴情報を有するデータを収集する車両運行データ収集装置に関する発明（考案）に係る文献であるところ，その実用新案登録請求の範囲（請求項1），段落【０００５】，【０００６】，【００１０】，【００１１】，【００１３】，【００１５】，【００１７】，【００４９】の記載に照らせば，乙第２号証の車両運行データ収集装置は，運転者の操作（運転）傾向を把握するために車両の加速及び減速を分類（ランク分け）する基準となる加速ランクデータ及び減速ランクデータを，装置に挿入，接続されたＩＣメモリカードに記録し，かつＩＣメモリカードから読み込んだ加速ランクデータ及び減速ランクデータをＣＰＵのＲＡＭに格納して，上記分類に用いる構成を有するものである。乙第２号証記載の発明も，引用発明１と同じく，運転者の操作，運転の傾向を把握，分析するために車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置に関するもので，技術分野が共通する。当該発明によって解決しようとする技術的課題も，乙第２号証記載の発明が運転者の操作，運転の傾向をより適切に把握するべく，「道路状況に左右されないで，運転者の運転状況を把握するのに有効な，加減速の履歴情報を含む車両運行データを収集することのできる車両運行データ収集装置を提供すること」にあるのに対し，引用発明１は「スピードの出し過ぎや急発進・急制動の有無乃至その回数を予め設定された基準値を基に自動判定し，また走行距離を用途別（私用，公用，通勤等）に区分して把握してドライバーの運転管理データを得るシステムを提供する」（乙６の２頁）こと等にあって，運転者の操作，運転の傾向を分析する上でより有用，効果的な情報を収集，記録するための手段を提供するためのものである点で重なり合う。そうすると，運転者の操作，運転の傾向を把握，分析するために車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置の技術分野の当業者にとっては，乙第２号証記載の発明を引用発明１に適用する動機付けがあると解して差し支えない。加えて，引用発明１と本件訂正発明１とは粗雑運転を検出，防止する手段として運転者による車両の操作傾向に関わる情報を効果的に収集，記録しようとする点でその技術的課題が共通するから，当業者であれば，引用発明１に乙第２号証記載の発明を適用して，本件訂正発明１に至ろうとする動機を抱くものである。なお，乙第６号証の「基準値」が，運転者の自覚に頼る方策では不十分であるため，客観的な評価を可能とするべく設けられたものであるとしても（乙６の２頁），ここでいう客観的な評価は，恣意的でなく客観的な一定の基準に従ってなされるという趣旨のものにすぎず，引用発明１が運転者以外の第三者においてのみかかる「基準値」を設定し得る構成に限定されるかは疑問であり，運転者の特性に応じて判定の基準となる値の設定を変更することを許容し得ないものではない。他方で，本件訂正発明１の特許請求の範囲においても，管理者等が一括して「収集条件」等を設定する構成が排斥されているわけではないから，本件訂正発明１と引用発明１との間で，基準となる値の設定態様に格段の差異があるとはいい難い。また，乙第２号証記載の発明が，１周期の最大加減速ランクをインクリメントすることで，共通のランクデータを用いても，道路状況にあまり左右されずに加減速の履歴情報を収集することができるものであるとしても（乙２の段落【００４９】），ランクデータをＩＣメモリカードに記録すること等と乙第２号証記載の発明の上記目的とが，乙第１，第８，第１１号証から看取される当業者の技術水準に照らして密接不可分のものとまではいえないから，前記の乙第２号証記載の発明の適用が困難となるものではない。


ところで，乙第１号証は，２つの異なる周期で車両の運航状態データを収集し，通常時には低い頻度（サンプリングレート）で，事故信号を検出した異常時は高い頻度で上記運航状態データをそれぞれ記録するデータ収集装置に関する発明に係る文献であるところ，段落【０００６】，【００１０】，【００３３】の記載に照らせば，交通事故の発生前後（より正確には「事故信号」の発生前後）の所定時間分の速度等の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されているということができる。そして，乙第１号証の段落【００２２】には，エアバッグ作動信号を手掛かりとして「事故信号」を検出するが，加速度信号やエンジンの回転数，ブレーキ信号を手掛かりに用いてもよい旨が記載されているから，加速度等に閾値を設け，この閾値を超えた時点の前後の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されていると評価することが可能である。乙第８号証は，運転に係る要因による異常又は異常に近い状況をコンピュータによって把握するための装置を備えた車両等の発明に関する文献であるところ，請求項４の記載に照らせば，車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置において，運転に係る要因による異常又は異常に近い状況が発生した時点の前後の所定時間分の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されていることが明らかである。そして，乙第８号証の装置は，車両内部に設置されたセンサから得られた運転に関する情報，すなわちハンドル，ブレーキ，アクセル，エンジン等の情報から運転に係る要因による異常又は異常に近い状況の発生の有無を判定するが，これは具体的には，例えば，横加速度，ハンドルの向き，アクセルやブレーキの量等の組合せから，通常の運転時では合理的でない情報の組合せが生じているか否かによって判定する（段落【０００５】，【００１５】，図２）。さらに，乙第１１号証の１ないし５には，交通事故が発生したとみなされる時点前後の車両の挙動のデータを収集，記録する技術的事項が記載されているが，これらの文献においては，交通事故の発生の有無は，加速度センサないし衝撃センサが検出する値が所定の閾値を超えたか否か等によって判定される。上記乙第１，第８，第１１号証の１ないし５によれば，交通事故の発生前後の所定時間にわたって車両の挙動に係る情報を収集，記録すること，車両に設けられた加速度センサが検出する加速度が所定の閾値を超えるか否かやエアバッグ作動信号の有無に代えて，車両の加速度等が所定の閾値を超えたか否かによって交通事故が発生したか否かを判定する程度の事柄は，本件優先日当時における車両の挙動に係る情報を収集，記録する装置の技術分野の当業者の周知技術にすぎないものと認められる。
本件訂正発明１にいう「特定挙動」は前記のとおり「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が，本件訂正発明１においても，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって「特定挙動」の有無が判定されるから（本件訂正明細書の段落【００３０】，【００３４】，【００５０】，図２，３等），装置の機能の面に着目すれば，本件訂正発明１において「特定挙動」発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成は，上記周知技術において「交通事故」発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成と実質的に異なるものではない。
加えて，上記周知技術と引用発明１とは，属する技術分野が共通し，前者を後者に適用するに当たって特段障害はないから，本件優先日当時，かかる適用を行うことにより，当業者が本件訂正発明１，２にいう「特定挙動」の発生前後の所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集，記録する構成に想到することは容易であるということができる。
以上のとおり，乙第６号証記載の引用発明１に，「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に係る情報を収集する条件を記録媒体に記録，設定する乙第２号証記載の発明と，「特定挙動」に相当する一定の契機（交通事故等）の発生前後所定時間分の車両の挙動に係る情報収集をする乙第１，第８，第１１号証の１ないし５記載の周知技術を適用することにより，本件優先日当時，当業者において，相違点Ａに係る構成に容易に想到することができたというべきであり，本件訂正発明１は進歩性を欠く。３本件訂正後の請求項１５の本件訂正発明２と乙第６号証記載の引用発明２とは，移動体の挙動を特定挙動と判定して当該挙動に関わる情報が記録された記録媒体からその記録情報を読み出す処理，読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された，コンピュータ読取可能な記録媒体である点で一致し，本件訂正発明２が，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を記録媒体に設定する処理をコンピュータ装置に実行させるものであるのに対して，引用発明２は，そのようなものでない点（相違点Ｂ）で相違することが認められる。乙第３号証は，自動車の操作に関するイベント（事象）を記録する自動車レーダシステムに関する発明に係る文献であるところ，段落【０００８】，【００１８】，【００４３】，【００４７】によれば，上記レーダシステムに用いる自動車用イベント（事象）記録装置（ＥＲＡ）において，コンピュータ装置及び着脱可能なＲＡＭカードを用い，前方間隔，警告閾値や，自動車の電子制御システムを介してセットされるその他のパラメータを設定する発明，すなわちＲＡＭカードに記録されているパラメータを変更し，変更されたパラメータをＲＡＭカードに再度記録し，その後変更されたパラメータをＥＲＡに適用する発明が記載されているということができる。そして，上記発明は，車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置に関するもので，引用発明２と技術分野が共通するし，コンピュータ装置に処理を実行させて，着脱可能なＲＡＭカード等の記録媒体に記録されているパラメータを変更し，変更されたパラメータをＲＡＭカードに再度記録し，その後変更されたパラメータを上記収集・記録装置に適用する程度の事柄であれば，事故分析に有用な情報を記録するブラックボックス的機能を有する，車両の挙動に係る情報の記録装置（乙３の段落【０００１】～【０００７】）とは不可分のものではない。したがって，乙第６号証や乙第２号証に接した当業者であれば，「スピードの出し過ぎや急発進・急制動の有無乃至その回数を予め設定された基準値を基に自動判定し，また走行距離を用途別（私用，公用，通勤等）に区分して把握してドライバーの運転管理データを得るシステムを提供する」こと等を技術的課題とする引用発明２に，乙第３号証記載の発明を適用する動機付けがある。


平成２８年４月２１日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第１３７６０号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２８年２月２５日
判決
原告      株式会社ＣＡ
同訴訟   代理人   弁護士       竹村公利
佐藤裕紀
岡本順一
石塚   司
塚松卓也
河合   郁
同訴訟復代理人弁護士       齋藤章隆
被告      Ａ
同訴訟   代理人   弁護士       笹浪靖史
主文
１被告は，原告に対し，１１０万円及びうち５５万円に対する平成２５年１０月５日から，うち５５万円に対する同月４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを１０分し，その９を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
４この判決は，１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１４７５万４０９０円及びうち５１８万３８８０円に対する平成２５年１０月５日から，うち９５７万０２１０円に対する同月４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，原告は別紙著作物目録記載の映像作品（以下，同目録記載の番号により「本件著作物１」などという。）の著作権を有するところ，被告が本件著作物１及び２のデータを動画共有サイトのサーバーにアップロードした行為が公衆送信権（著作権法２３条１項）の侵害に当たると主張して，民法７０９条及び著作権法１１４条１項（主位的）又は３項（予備的）に基づき，損害賠償金１４７５万４０９０円（内金請求）及びうち５１８万３８８０円に対する本件著作物１に係る不法行為の日である平成２５年１０月５日から，うち９５７万０２１０円に対する本件著作物２に係る不法行為の日である同月４日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)原告は，映画，ビデオの映像製作，編集業務，販売等を営む株式会社である。本件著作物１及び２はいずれも原告の依頼に基づき外部の映像製作会社により製作されたものであり，原告はこれらの著作権者である。(2)被告は，本件著作物１につき平成２５年１０月５日に，本件著作物２につき同月４日に，いずれもインターネット上の動画共有サイトである「ＦＣ２アダルト」（以下「本件動画サイト」という。）のサーバー上にそのデータをアップロードした。本件動画サイトは動画をストリーミング配信するウェブサイトであり，これを視聴する者のパソコン等に一時的に上記データが蓄積されるが，視聴すると直ちに消去されるので，データをダウンロードした場合のようにウェブサイトに再度アクセスせずに映像を再度視聴することはできない。（甲４～７）
２争点及び争点に関する当事者の主張
上記前提事実によれば，被告が本件著作物１及び２のデータを本件動画サイトのサーバーにアップロードした行為は原告の公衆送信権（著作権法２３条１項）の侵害に当たる。本件の争点は，原告の損害額である。
（原告の主張）
(1)著作権法１１４条１項に基づく損害について
ア受信複製物の数量
本件著作物１及び２は本件動画サイトにアップロードされ，ストリーミング配信されていた。視聴者のパソコン等にはストリーミングによる再生ごとにキャッシュとしてそのデータが蓄積されるところ，このキャッシュの作成は複製に当たるから，受信複製物の数量はストリーミングの再生回数ということができる。仮に，受信複製物とはダウンロードされたものを意味し，ストリーミング配信により一時的に作成されたキャッシュが受信複製物に当たらないとしても，本件動画サイトにおいて動画データをダウンロードすることは容易であるから，本件動画サイトにおけるストリーミングの再生回数はダウンロード回数と同視することができる。そして，本件著作物１の再生回数は１万３２９２回，本件著作物２の再生回数は２万４５３９回であるから，これらが受信複製物の数量となる。
イ原告の単位数量当たりの利益額
本件著作物１は，原告のグループ企業の一つである「ＤＭＭ．ｃｏｍ」のウェブサイトにおいて，ストリーミング配信により１本当たり３７２円で販売されていたところ，これを１本販売するために要する経費は●（省略）●であるから，本件著作物１の単位数量当たりの利益額は●（省略）●となる。
本件著作物２は，上記ウェブサイトにおいて，ダウンロードとストリーミング配信をセットとして１本当たり２３６２円で販売されていたところ，これを１本販売するために要する経費は●（省略）●であるから，本件著作物２の単位数量当たりの利益額は●（省略）●となる。
ウ損害額
以上によれば，本件著作物１に係る原告の損害額は●（省略）●，本件著作物２に係る原告の損害額は●（省略）●となる。また，弁護士費用相当額は，上記金額の合計の１０％である●（省略）●が相当である。したがって，原告は，被告に対し，一部請求として１４７５万４０９０円（本件著作物１につき５１８万３８８０円，同２につき９５７万０２１０円）の支払を求めることができる。
(2)著作権法１１４条３項に基づく損害について原告は取引先との間でコンテンツ提供基本契約を締結しているところ，同契約においては，本件著作物１及び２の使用許諾の対価として●（省略）●を原告が受け取ることになっているから，同金額に相当する金額が損害額になる。
そして，本件著作物１及び２の販売価格並びに本件動画サイトにおけるストリーミングの再生回数は上記(1)ア及びイのとおりであるから，本件著作物１に係る原告の損害額は●（省略）●，本件著作物２に係る損害額は●（省略）●となる。また，弁護士費用相当額は，上記金額の合計の１０％である●（省略）●が相当である。
したがって，原告は，被告に対し，一部請求として１４７５万４０９０円の支払を求めることができる。
（被告の主張）
(1)著作権法１１４条１項に基づく損害額についてストリーミング配信はダウンロードを伴わず，表示の過程で端末パソコン内に一時的なキャッシュが作成されるのみであるところ，このキャッシュ作成行為は適法である（著作権法４７条の８）から，ストリーミング配信により一時的に作成されたキャッシュは受信複製物には当たらない。そして，本件著作物１及び２は本件動画サイトにおいてストリーミング配信されたものであって，これらの受信複製物は存在しないから，同法１１４条１項の適用の前提を欠く。


なお，ストリーミング配信によって一時的に作成されたキャッシュが受信複製物に当たるとしても，本件動画サイトに表示される再生回数が実際に再生された回数を正確に反映しているか疑わしいこと，上記再生回数の大部分はサンプル動画の再生回数であると考えられることなどからすれば，受信複製物の数量は原告が主張するストリーミングの再生回数の１％程度と考えられる。また，原告は本件著作物１及び２の使用許諾の対価として●（省略）●を受け取っているのみであるから，単位数量当たりの利益額は，ストリーミング配信の販売額に上記割合を乗じた金額から，各種経費を控除して算定すべきである。
(2)著作権法１１４条３項に基づく損害額について本件動画サイトは無料又は定額によるストリーミング配信（いわゆる見放題）を行っているから，ダウンロード数ないしストリーミングの再生回数にかかわらず，著作権の行使につき受けるべき金銭の額は動画１本当たり月額１円とするのが相当である。
第３当裁判所の判断
１著作権法１１４条１項に基づく損害額について
(1)原告は，①ストリーミングの再生回数が受信複製物の数量に当たること，②本件動画サイトにおけるストリーミングの再生回数はダウンロードの回数と同視できることなどからすれば，本件著作物１及び２の本件動画サイトにおけるストリーミングの再生回数が著作権法１１４条１項にいう受信複製物の数量となる旨主張する。
(2)そこで判断するに，受信複製物とは著作権等の侵害行為を組成する公衆送信が公衆によって受信されることにより作成された著作物又は実演等の複製物をいうところ（同項），本件においてはダウンロードを伴わないストリーミング配信が行われたにとどまり，本件著作物１又は２のデータを受信した者が当該映像を視聴した後はそのパソコン等に上記データは残らないというのであるから，受信複製物が作成されたとは認められないと解するのが相当である。
また，前記前提事実(2)のとおり，本件動画サイトは動画をストリーミング配信するウェブサイトであるところ，証拠（甲１９，２０）及び弁論の全趣旨によれば，本件動画サイトにアップロードされた動画をダウンロードすることは不可能ではないが，そのためには特殊なソフトウェアを利用するなどの特別の手段を用いる必要があることが認められる。以上によれば，本件著作物１及び２の本件動画サイトにおけるストリーミングによる動画の再生回数が受信複製物の数量に当たるということはできないし，これをダウンロードの回数と同視することもできない。したがって，著作権法１１４条１項に関する原告の上記主張は失当である。
２著作権法１１４条３項に基づく損害額について
(1)後掲証拠（書証の枝番の記載は省略する。）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
ア本件動画サイトがストリーミング配信する動画には，無料動画と会員向けの有料動画（会費は１か月当たり１０００円又は１年当たり６０００円）がある。本件動画サイトにおいては，配信される動画ごとに「再生数」が表示されている。
本件著作物１は，平成２５年１０月５日に本件動画サイトに有料動画としてアップロードされ，同月６日時点における「再生数」は１万３２９２回と表示されていた。本件著作物２は，同月４日に本件動画サイトに有料動画としてアップロードされ，同年１１月２９日時点における「再生数」は２万４５３９回と表示されていた。
本件動画サイトの会員でない者が有料動画を視聴しようとするとサンプル動画が数秒間再生されるところ，上記の「再生数」にはこのサンプル動画の再生数も含まれる。本件著作物１及び２に係る「再生数」の内訳は不明である。
被告がアップロードした本件著作物１及び２のデータは，平成２６年３月頃までに本件動画サイトから削除された。
（甲４，５，乙３，８，１２）
イ本件著作物１は，動画配信サイト「ＤＭＭ．ｃｏｍ」にて有料でインターネット配信されており，その価格は，平成２５年１０月５日時点において，ＨＤ版ダウンロードとＨＤ版ストリーミングのセットが２４８０円，ダウンロードとストリーミングのセットが１９８０円，ＨＤ版ストリーミング（７日間）が３９０円であった。また，本件著作物２も同様に配信されており，その価格は，同年１１月２９日時点において，ＨＤ版ダウンロードとＨＤ版ストリーミングのセットが２９８０円，ダウンロードとストリーミングのセットが２４８０円，ＤＶＤトースターが２８００円であった。
インターネット配信の上記各価格は，配信時期やキャンペーンの実施等によって変動し，本件著作物１に係る平成２８年１月１５日時点のＨＤ版ストリーミング（７日間）が２７３円，本件著作物２に係る平成２７年９月２８日時点のＨＤ版ストリーミング（同）が３００円となっていた。
（甲２，３，１３，乙２，１５）
ウ原告（変更前の商号は株式会社北都）は，取引先との間で，コンテンツ提供基本契約を締結し，取引先に対して原告の映像等のコンテンツの配信を許諾しているところ，ある取引先との契約では，原告がその対価として●（省略）●を受け取ることが定められている。
（甲１７，２５）
(2)原告は，①本件著作物１及び２が本件動画サイトにおいて上記「再生数」に記載の回数配信され，②これらが正規に配信された場合の価格はそれぞれ３７２円，２３６２円であり，③この場合原告は●（省略）●を受領できたとして，著作権法１１４条３項に基づく損害賠償を請求する。しかし，上記の事実関係によれば，①上記「再生数」の正確性を裏付ける証拠が何ら提出されていない上，全体の再生回数のうち有料のストリーミング配信の回数は，事柄の性質上，無料のサンプル動画の再生回数より大幅に少ないと考えられる。また，②本件著作物１及び２のストリーミング配信の正規の価格は時期等によって変動するがおおむね１本当たり２７０～３９０円程度であり，さらに，③原告は自らが使用許諾をした場合の対価につき契約条項の大半を抹消した契約書の写し（甲１７）を提出するのみであり，現実にいかなる収入を得ていたかは明らかでない。本件におけるこれらの事情を総合すれば，被告による本件著作物１及び２の公衆送信権の侵害に対して原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額は，それぞれ５０万円とするのが相当である。
３弁護士費用相当額の損害について
本件における弁護士費用相当の損害額は合計１０万円（本件著作物１につき５万円，本件著作物２につき５万円）と認められる。
４まとめ


平成３０年３月２９日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１００９７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年３月１３日
判            決
原            告        株式会社コーエーテクモゲームス訴訟代理人弁護士        佐    藤    安    紘
高    橋    元    弘
吉    羽    真   一   郎
末    吉           亙
弁理士        鶴    谷    裕    二
鈴    野    幹    夫
髙山嘉   成
被     告       株式会   社カプ   コン訴訟代理人弁護士        金   井   美智子
重    冨    貴    光
古    庄    俊    哉
長谷部   陽   平
澤       祥    雅
弁理士        廣    瀬    文    雄
主       文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１５－８００１１０号事件について平成２９年３月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の判断の誤り（相違点の認定及び判断の誤り）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成６年１２月９日，名称を「システム作動方法」とする特許出願（特願平６－３０６４２８号）を行い，平成１４年９月２０日，設定登録を受けた（特許第３３５０７７３号〔請求項の数は３である。〕。甲１）。原告は，平成２７年４月１７日，上記請求項１ないし３に係る発明を無効にすることについて特許無効審判を請求した（無効２０１５－８００１１０号。以下「本件審判」という。甲３４）。
これに対し，被告は，平成２８年７月２８日，上記請求項３に係る発明を削除するなどの訂正請求をしたところ（甲５２），同年１１月２２日付けで訂正請求に係る拒絶理由通知（甲５６）を受けたことから，同年１２月５日，訂正請求を補正した（以下，「本件訂正」といい，本件訂正後の請求項１，２に係る発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発明２」といい，これらを併せて「本件発明」という。甲５７，甲５８）。
特許庁は，平成２９年３月２４日付けで，本件訂正を認めた上で，請求項３についての本件審判の請求は，本件訂正により請求項３が削除されたため，その対象が存在せず，不適法であるとして却下するとともに，本件発明についての本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。その謄本は，同年４月４日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件発明（以下，本件発明に係る特許を「本件特許」といい，本件特許の本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。なお，本訴では，本件訂正の適否は，争われていない。
(1)本件発明１
「ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含す
る第２の記憶媒体とが準備されており，
上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。」
(2)本件発明２
「ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲー
ムシステムを作動させる方法であって，
上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，上記所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ，このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体である場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体でない場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。」
３審決の理由の要点
(1)審決の判断の概要等
ア審決が認定した公知発明等の内容
審決は，次に掲げる刊行物等に基づき，公知発明１及び２（以下，併せて「公知発明」という。）並びに先行技術発明Ａを認定した。
(ｱ)公知発明
①「ゲームシステム」の構成及び表示画面ビデオ録画環境（甲２）②「魔洞戦紀    ディープダンジョン」のディスクの写真（甲３の１）③「魔洞戦紀    ディープダンジョン」の情報を示すウェブページ（甲３の２）
④「勇士の紋章ディープダンジョンII」のディスクの写真（甲３の３）⑤「勇士の紋章ディープダンジョンII」の情報を示すウェブページ（甲３の４）
⑥「勇士の紋章ディープダンジョンII」に付属する解説書（甲４の１）⑦勇士の紋章の攻略本「Ｐｅｒｆｅｃｔ    攻略シリーズ１勇士の紋章ディープダンジョン    完全攻略法」（甲４の２）


⑧ファミリーコンピュータの写真（甲５の１）
⑨ファミリーコンピュータの取扱説明書（改訂版４）（甲５の２）⑩任天堂株式会社の「会社の沿革」のウェブページ（甲５の３）
⑪ディスクシステムの写真（甲６の１）
⑫ディスクシステムに関する任天堂株式会社のウェブページ（甲６の２）
⑬「エキサイティングベースボールゲーム」のディスクの写真（甲７）
⑭公知発明：作動その１（甲８の１）
⑮公知発明：作動その２（甲８の２）
⑯公知発明：作動その３（甲８の３）
⑰公知発明：作動その４（甲８の４）
⑱「脱テレビな２次元オタ雑記」のウェブページ（甲９）⑲「『ＦＣのゲーム制覇しましょ』まとめ」のウェブページ（甲１０）⑳   勇士の紋章ディープダンジョンディスク２（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｑ０４０４）（ＤＶＤ－Ｒ）（甲１３の１）
㉑勇士の紋章ディープダンジョンディスク２（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｑ０６０６）（ＤＶＤ－Ｒ）（甲１３の２）
㉒勇士の紋章ディープダンジョンディスク２（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｑ１２１２）（ＤＶＤ－Ｒ）（甲１３の３）
㉓魔洞戦紀ディープダンジョンディスク１Ｘ（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｑ０１０１）（ＤＶＤ－Ｒ）（甲１３の４）
㉔魔洞戦紀ディープダンジョンディスク１Ｙ（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｑ０２０２）（ＤＶＤ－Ｒ）（甲１３の５）
㉕勇士の紋章ディープダンジョンディスク２（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｒ０１１１）（ＤＶＤ－Ｒ）（甲１３の６）
㉖勇士の紋章ディープダンジョンディスク２（ＶｉｄｅｏＩＤ：８００４ｂ）（ＣＤ－Ｒ）（甲１４の１）
㉗勇士の紋章ディープダンジョンディスク２（ＶｉｄｅｏＩＤ：Ｑ０９０９）（ＣＤ－Ｒ）（甲１４の２）
(ｲ)先行技術発明Ａ
①「沙羅曼蛇」ＲＯＭのゲームプログラムを単独で作動させた沙羅曼
蛇ゲームの動画（甲１５の１）
②「沙羅曼蛇」ＲＯＭに加えて「グラディウス２」ＲＯＭもＲＯＭスロットに装填した状態で「沙羅曼蛇」ＲＯＭのゲームプログラムを作動させた沙羅
曼蛇ゲーム内容の動画（甲１５の２）
③ＭＳＸで動作する「沙羅曼蛇」（サラマンダ）ゲームの構成及びビデ
オ録画環境（甲１６の１）
④沙羅曼蛇（ＭＳＸ版）サラマンダ（甲１６の２）⑤ＧＲＡＤＩＵＳ    ２（ＭＳＸ版）グラディウス２（甲１６の３）⑥「沙羅曼蛇」単独のゲーム作動と，「沙羅曼蛇」及び「グラディウス２」とをスロットに装填した場合の作動（甲１７の１）
⑦報告書（甲１７の２）
⑧「ＭＳＸ    Ｍａｇａｚｉｎｅ」１９８６年２月号（甲１８の１）⑨「ＭＳＸマガジン」１９８８年８月号（甲１８の２）
イ審決の判断の概要
審決は，①本件発明１は，公知発明１と同一であるとも，公知発明１，先行技術発明Ａ及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえず，②本件発明２は，公知発明２と同一であるとも，公知発明２，先行技術発明Ａ及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから，本件特許を無効とすることはできないと判断した。
(2)本件発明１に関する審決の判断
ア公知発明１の認定
公知発明１は，次のとおりである。
「ａファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され，ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて，セーブデータなどを記憶可能で，ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するファミコンゲームシステムの作動中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して，ファミコンゲームシステムを作動させる方法であって，
ｂ上記ディスクは，
ｂ－１魔洞戦紀のゲームプログラムおよび／またはデータと，魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報とを包含する魔洞戦紀Ｄ
ＤⅠと，
ｂ－２標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤⅠから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上であるときには，そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると『ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。』とのメッセージが表示され，アイテム『くさのつゆ』及び『しろきのこ』が１つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含
する勇士の紋章ＤＤⅡとが準備されており，
ｃ拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対して，キャラクタのレベルの増加，またはキャラクタのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであり，ｄ勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，ｄ－１ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上であることを示す情報を読み込んでいる場合には，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によって
ファミリーコンピュータを作動させ，
ｄ－２ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタのレベルが１６以上であることを示す情報を読み込んでいない場合には，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミリー
コンピュータを作動させる，
ｅファミコンゲームシステム作動方法。」
イ本件発明１と公知発明１との一致点及び相違点
本件発明１と公知発明１との一致点及び相違点は，次のとおりである。


(ｱ)一致点
「ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを
作動させる方法であって，
上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，切換キーとを包含する一の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する二
の記憶媒体とが準備されており，
上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，上記二の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記切換キーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記切換キーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。」
(ｲ)相違点
本件発明１と公知発明１は，次の４つの点において相違する。
①相違点１
所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体に関して，本件発明１の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明１の記憶媒体はディスクであり，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
②相違点２
一の記憶媒体に関して，本件発明１の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明１の魔洞戦紀ＤＤⅠはディスクであり，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
③相違点３
二の記憶媒体に関して，本件発明１の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明１の勇士の紋章ＤＤⅡはディスクであり，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
④相違点４
切換キーが，本件発明１では，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に包含されていることから，「セーブデータ」ではないのに対して，公知発明１では「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報」が，ディスクにセーブされた「セーブデータ」である点。
ウ先行技術発明Ａ
先行技術発明Ａは，次のとおりである。
「ＭＳＸ本体に「沙羅曼蛇」ＲＯＭと「グラディウス２」ＲＯＭを装填した状態で「沙羅曼蛇」のゲームをプレイすると，「グラディウス２」ＲＯＭに含まれている所定の情報に基づいて，ＭＳＸ本体に「沙羅曼蛇」ＲＯＭのみを装填してゲームをプレイした場合にはなかったステージＸ「ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＸ」が現れるとともに，エンディングが異なったものとなる。」
エ相違点に対する判断
(ｱ)相違点１ないし３に対する判断
公知発明１は，要するに「前作のキャラクタのレベルが１６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムが楽しめるようにしてゲームを面白くするという発明」であり，具体的には，後作において，「レベルが最初から２となる」，「神殿で祈るとアイテムが１つ増える」，「神殿で祈った時に，異なるメッセージが表示される」というような拡張ゲームプログラムが楽しめるという発明であるから，公知発明１において，「前作のキャラクタのレベルが１６以上であること」は，拡張ゲームプログラムを楽しむための必須の条件である。このことは，キャラクタのレベルが７の場合には，上記のような拡張ゲームプログラムを楽しむことができないようになっていることからも明らかである。
このように，公知発明１は，少なくとも，前作のキャラクタのレベルが所定値以上となるまで，前作のゲームをプレイしたという，いわば「痕跡」があることが，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにするための必須の条件であり，そのような「痕跡」を示す情報を前作の記憶媒体にセーブできることが発明の前提であるから，公知発明１において，前作のゲームをプレイしたという「痕跡」の情報をセーブできない記憶媒体を採用することは想定されていない。また，そのような「痕跡」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると，「前作のキャラクタのレベルが１６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムが楽しめるようにしてゲームを面白くする」という公知発明１を実現することができなくなることは明らかである。
そうすると，ゲームプログラム及び／又はデータを記憶する媒体としてＣＤ－ＲＯＭを用いることが本件特許の出願前において周知の技術であったとしても，公知発明１において，ディスクを，キャラクタのレベルの情報が記憶できない記憶媒体，すなわち，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはなく，むしろ，そのような記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。
以上のとおり，公知発明１において，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体，一の記憶媒体及び二の記憶媒体を，ディスクから「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更すること，すなわち，上記相違点１ないし３に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
(ｲ)相違点４に対する判断
上記(ｱ)で検討したように，公知発明１は，少なくとも，前作のキャラクタのレベルが所定値以上となるまで前作のゲームをプレイしたという「痕跡」を用いることによって，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにするという発明である。
すなわち，公知発明１は，「前作のゲームを一定程度プレイしたユーザに対してのみ，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにするという発明」であって，単に「前作を有していれば，誰にでも，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにするという発明」ではないから，公知発明１と本件発明１とは，どのような場合に「後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにする」かという発想の点で異なっている。つまり，本件発明１では，ユーザが前作を所有していることを促す，すなわち，「ユーザに前作の購入を促す」ことが目的となっているのに対して，公知発明１では，「ユーザが前作のゲームを一定程度プレイすることを促す」ことが目的となっており，ユーザにどのような行為を促すのかという目的の点で異なっていることから，本件発明１と公知発明１とは，所定のキーを設ける目的が異なるものである。


そうすると，「ユーザが前作のゲームを一定程度プレイすることを促す」ことを目的としている公知発明１において，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を取り除く理由がなく，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を取り除いてしまうと，公知発明１の目的を達成することができなくなるのであるから，そのようにすることには，むしろ阻害要因があるといえる。なお，原告は，先行技術発明Ａを示した上，先行技術発明Ａは，「セーブデータではないキー情報」に基づいて拡張ゲームプログラムを楽しめるようにするものであるから，これを公知発明１に適用することで，「キャラクタのレベルが１６以上であることを示す情報」に替えて「セーブデータではないキー情報」に基づいて，拡張ゲームプログラムを楽しめるように構成することは容易である旨主張している。しかしながら，そもそも公知発明１は，「前作のキャラクタのレベルが１６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムが楽しめるようにしてゲームを面白くするという発明」であって，上記(ｱ)で検討したとおり，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件が必須の発明であるから，この公知発明１において，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を撤廃する理由がなく，公知発明１に先行技術発明Ａを適用して，「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報」を「セーブデータではないキー情報」に変更することが容易であるとはいえない。
以上のとおり，公知発明１において，切換キーを「セーブデータ」ではない「キー情報」に変更することで，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を用いないようにすること，すなわち，相違点４に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
オ小括
以上によれば，本件発明１は，公知発明１と同一であるとも，公知発明１，先行技術発明Ａ及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。
(3)本件発明２に関する審決の判断
ア公知発明２の認定
公知発明２は，次のとおりである。
「ｆファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され，ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて，セーブデータなどを記憶可能で，ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するファミコンゲームシステムの作動中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して，ファミコンゲームシステムを作動させる方法であって，
ｇ上記ディスクは，
ｇ－１魔洞戦紀のゲームプログラムおよび／またはデータと，魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報とを包含する魔洞戦紀Ｄ
ＤⅠと，
ｇ－２標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤⅠから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上であるときには，そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると『ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。』とのメッセージが表示され，アイテム『くさのつゆ』及び『しろきのこ』が１つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともにメニュー制御プログラムを包含する勇士の紋章ＤＤⅡとが準備されており，ここで，魔洞戦紀ＤＤⅠからは，最大で３人まで，キャラクタを転送できる
ものとなっており，
ｈ拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対して，キャラクタのレベルの増加，またはキャラクタのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであり，ｉ勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，勇士の紋章ＤＤⅡ中のメニュー制御プログラムは，『まどうせんきのゆうけんし』とのメニュー項目をテレビの画面に表示し，さらにテレビの画面の『まどうせんきのゆうけんし』が選択されたときに，『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクショ
ンを表示させ，
ｉ－１『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクションにしたがって，勇士の紋章ＤＤⅡに替えて挿入された他のディスクが，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上であることを示す情報を包含する上記魔洞戦紀ＤＤⅠである場合には，勇士の紋章ＤＤⅡ中の標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってファミリーコンピュータを作動さ
せ，
ｉ－２他のディスクが挿入されない場合または勇士の紋章ＤＤⅡに替えて挿入されたディスクが，魔洞戦紀ＤＤⅠでない場合には，『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクションまたは，『ＤＩＳＫＥＲＲ    ０４』が表示されたままとなり，これらの場合には，勇士の紋章ＤＤⅡ中の，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミリーコ
ンピュータを作動させる，
ｊファミコンゲームシステム作動方法。」
イ本件発明２と公知発明２との一致点及び相違点
本件発明２と公知発明２との一致点及び相違点は，次のとおりである。
(ｱ)一致点
「ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを
作動させる方法であって，
上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，切換キーとを包含する一の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する二の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，上記二の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるときに，この二の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ，このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記切換キーを包含する上記一の記憶媒体である場合には，上記二の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記切換キーを包含する上記一の記憶媒体でない場合には，上記二の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。」
(ｲ)相違点
本件発明２と公知発明２は，次の５つの点において相違する。
①相違点５
所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体に関して，本件発明２の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明２の記憶媒体はディスクであり，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
②相違点６


一の記憶媒体に関して，本件発明２の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明２の魔洞戦紀ＤＤⅠはディスクであり，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
③相違点７
二の記憶媒体に関して，本件発明２の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明２の勇士の紋章ＤＤⅡはディスクであり，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
④相違点８
切換キーが，本件発明２では，「記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に包含されていることから，「セーブデータ」ではないのに対して，公知発明２では「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報」が，ディスクにセーブされた「セーブデータ」である点。
⑤相違点９
他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるのが，本件発明２では，「上記所定のキーが読み込まれていないときのみ」であるのに対して，公知発明２では，勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステム２０に挿入されるとき，「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目をテレビの画面に表示し，さらに，テレビの画面の「まどうせんきのゆうけんし」が選択されたときに，「まどうせんきのＡメンをいれてください」とのインストラクションを表示させている点。
ウ相違点に対する判断
(ｱ)相違点５ないし７
前記(2)エ(ｱ)で検討したところと同様のことがいえるから，公知発明２において，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体，一の記憶媒体及び二の記憶媒体を，ディスクから「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更すること，すなわち，上記相違点５ないし７に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
(ｲ)相違点８
前記(2)エ(ｲ)で検討したところと同様のことがいえるから，公知発明２において，切換キーを「セーブデータ」ではない「キー情報」に変更することで，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を用いないようにすること，すなわち，上記相違点８に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
(ｳ)相違点９
本件発明２は，「上記所定のキーが読み込まれていないときのみ」に，他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるものであるところ，この動作を行うために，まず，「所定のキー」が「読み込まれているか否かの判断」を行い，その「判断」の結果，「所定のキーが読み込まれていない」と「判断」された場合にのみ，他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるものである。一方，公知発明２は，「勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，勇士の紋章ＤＤⅡ中のメニュー制御プログラムは，『まどうせんきのゆうけんし』とのメニュー項目をテレビの画面に表示し，さらにテレビの画面の『まどうせんきのゆうけんし』が選択されたときに，『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクションを表示させ」るものであるから，ユーザが「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目を選択することによって，「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルを示す情報」を読み込ませたいという意思表示をしたときに，当該ユーザに対して，「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルを示す情報」を読み込ませるために必要な操作の案内をしているものであると認められる。そうすると，公知発明２の上記インストラクションは，ユーザが「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目を選択したときには，必ず表示されるものであって，ユーザが「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目を選択したときに，何らかの「判断」を行って，その結果に応じて表示したり表示しなかったりするという性質のものではないから，公知発明２において，「所定のキー」が「読み込まれているか否かの判断」を行って，その「判断」の結果，「所定のキーが読み込まれていない」と「判断」された場合にのみ，他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるように構成すること，すなわち，上記相違点９に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
エ小括
以上によれば，本件発明２は，公知発明２と同一であるとも，公知発明２，先行技術発明Ａ及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。
第３原告主張に係る審決取消事由
１取消事由１（相違点１ないし３の判断の誤り）
審決は，公知発明１においては，前作のキャラクタのレベルが所定値以上となるまで前作のゲームをプレイしたという「痕跡」となるセーブデータがあることが，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにするための必須の条件であるため，「痕跡」を示す情報を前作の記憶媒体にセーブできることが公知発明１の前提となることからすると，公知発明１の記憶媒体について，セーブデータを記憶可能な記憶媒体以外のものにする動機付けはなく，むしろ，阻害要因があるとして，相違点１ないし３は，当業者が容易になし得たことであるとはいえないと判断した。しかしながら，公知発明１は，魔洞戦紀ＤＤⅠ（前作ゲーム）に記憶された切換キーがゲーム装置に読み込まれている場合に，勇士の紋章ＤＤⅡ（新作ゲーム）で，標準ゲームプログラムに加えて，拡張ゲームプログラムでも，ゲーム装置を作動させるものであり，これによりゲーム内容を豊富化し，もってユーザに前作の購入を促すという技術思想を有するものであるから，公知発明１の技術思想は，本件発明１と同じものである。


そして，上記切換キーには，「魔洞戦紀ＤＤⅠが装填された」という条件１に係る情報と「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報とが含まれているところ，公知発明１の技術思想である「ユーザに前作の購入を促す」ことは，切換キーのうち「魔洞戦紀ＤＤⅠ」が装填されたという条件１に係る情報のみで達成できる。そのため，当業者であれば，公知発明１の目的を達成するために，「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報を切換キーから除くなどして，記憶媒体についてもセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは，ユーザに前作の購入を促すという公知発明１の作用効果を失わせるものではないから，容易である。かえって，「前作のキャラクタのレベルが１６以上でなくとも，後作において拡張ゲームプログラムが楽しめるようにしてゲームを面白くする」こととすれば，よりユーザの負担なく拡張ゲームプログラムが楽しめるようになるのであるから，前作の購入を促すことが可能であるともいえる。そうすると，拡張ゲームプログラムが楽しめるようになるため，前作ゲームソフトに記憶された切換キーとして，セーブデータ以外の情報を用いている技術が多数存在していることからしても，公知発明１の切換キーに「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報であるセーブデータを含ませるか否かは，当業者が適宜選択できる設計事項であるといえる。
したがって，公知発明１の記憶媒体において，セーブデータを記憶可能な記憶媒体以外のものに変更する動機付けはなく，むしろ，阻害要因があるとして，相違点１ないし３に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断には，誤りがある。
２取消事由２（相違点４の認定及び判断の誤り）
(1)相違点４の認定の誤り
審決は，前記第２の３(2)イ(ｲ)④のとおり，相違点４を認定した。しかしながら，公知発明１の切換キーには，「ディスクに記録されたセーブデータではない「「ＤＤⅠ」が装填された」という情報」（条件１）が含まれており，当該情報はセーブデータではないのであるから，相違点４は存在するものではない。したがって，相違点４を認定した上，相違点４に係る容易想到性を判断した審決は，その前提において誤りがある。
(2)相違点４の判断の誤り
審決は，公知発明１では，「ユーザが前作のゲームを一定程度プレイすることを促す」ことが目的となっていることから，切換キーからセーブデータを除くことは公知発明１の目的を達成することができなくなるため，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を用いない相違点４に係る構成とすることには，阻害要因があると判断した。
しかしながら，前記１のとおり，公知発明１の目的である「ユーザに前作の購入を促す」ことは，切換キーのうち「魔洞戦紀ＤＤⅠ」が装填されたという条件１に係る情報のみで達成できるのであるから，当業者であれば，その目的を達成するために，「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報を切換キーから除き，記憶媒体についてもセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは，容易である。
したがって，公知発明１において，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を用いない相違点４に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断には，誤りがある。
３取消事由３（相違点５ないし７の判断の誤り）
取消事由３は，取消事由１において主張したところと同じである。
４取消事由４（相違点８の認定及び判断の誤り）
取消事由４は，取消事由２において主張したところと同じである。
５取消事由５（相違点９の判断の誤り）
審決は，公知発明２のインストラクションは，ユーザが「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目を選択したときには，必ず表示されるものであって，ユーザが「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目を選択したときに，何らかの「判断」を行って，その結果に応じて表示したり表示しなかったりするという性質のものではないから，相違点９に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないと判断した。
しかしながら，公知発明２について，任意のレベルのキャラクタが３人まで転送されるとインストラクション表示を行わないものであるため，レベル１６以上のキャラクタを１人だけ転送できる機能に変更すれば，「所定のキーが読み込まれていないときのみ」に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させることになるから，相違点９に係る構成になるといえる。しかも，本件明細書には，このような構成の作用効果については一切記載されていないから，相違点９に係る構成を採用するか否かは，当業者であれば適宜なし得る設計的事項である。現に，必要のない表示はゲーム画面で行わないことは，一般的に行われているから，必要のない表示をゲーム画面で行わないことは，当業者であれば適宜行う設計事項であるといえる。
したがって，公知発明２において，「所定のキー」が「読み込まれているか否かの判断」を行って，その「判断」の結果，「所定のキーが読み込まれていない」と「判断」された場合にのみ，他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるようにして，相違点９に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（相違点１ないし３の判断の誤り）
原告は，公知発明１について，魔洞戦紀ＤＤⅠ（前作ゲーム）に記憶された切換キーがゲーム装置に読み込まれている場合に，勇士の紋章ＤＤⅡ（新作ゲーム）で，標準ゲームプログラムに加えて，拡張ゲームプログラムでも，ゲーム装置を作動させるものであり，これによりゲーム内容を豊富化し，もってユーザに前作の購入を促すという技術思想を有するものであるから，公知発明１の技術思想は，本件発明１と同じものであるなどと主張する。


しかしながら，公知発明１は「前作のゲームを一定程度プレイしたユーザに対してのみ，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにする」発明であって，本件発明１の「前作を有していれば，誰にでも，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにする」発明とは，目的及び技術思想が全く異なるものである。すなわち，公知発明１は「前作のゲームを一定程度プレイしたユーザに対してのみ，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにする」という発明であって，「前作を有していれば，誰にでも，後作において拡張ゲームプログラムを楽しめるようにする」という発明ではない。言い換えれば，公知発明１は，一連のゲームソフトを買い揃えることに対して報奨を付与するのではなく，ゲームを一定程度プレイしたというユーザの技量や努力に対して報奨を付与し，ユーザの技量や努力を評価ないし表彰することによって，ユーザが前作のゲームを一定程度プレイすることを促すことを技術思想とする発明である。そのため，公知発明１は，前作のゲームをプレイしたという「痕跡」を示す情報を切換キーとして前作の記憶媒体にセーブできることを発明の必須の前提条件とするものであるとともに，これを発明の基本的特徴とするものである。そうすると，公知発明１に対し，原告主張の「周知技術」を適用して，公知発明１において，ディスクを，「痕跡」の情報が記憶できない記憶媒体，すなわち，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはなく，むしろ，そのような「痕跡」の情報をセーブできない記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。
なお，先行技術発明Ａは，本件発明１や公知発明１のように１つのスロットを前提とする技術（「所定のゲーム装置の作動中に入れ替え可能な記憶媒体」をゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる技術をいう。）とは全く異なり，ＲＯＭスロット１及びＲＯＭスロット２という２つのＲＯＭスロットを有するＭＳＸにおいて，各ＲＯＭスロットに同時にＲＯＭカセットを装填してゲームシステムを作動させることを前提とする技術（「所定のゲーム装置の作動中に入れ替えない記憶媒体」をゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる技術をいう。）であるから，そもそも公知発明１の記憶媒体を先行技術発明Ａの記憶媒体に置き換えても，本件発明１の構成（「所定のゲーム装置の作動中に入れ替え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」という構成をいう。）には至らない。したがって，公知発明１の記憶媒体において，セーブデータを記憶可能な記憶媒体以外のものに変更する動機付けはなく，むしろ，阻害要因があるとして，相違点１ないし３に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断には，誤りはなく，取消事由１は，理由がない。
２取消事由２（相違点４の認定及び判断の誤り）
(1)相違点４の認定の誤り
原告は，公知発明１の切換キーには，「ディスクに記録されたセーブデータではない「「ＤＤⅠ」が装填された」という情報」（条件１）が含まれており，当該情報はセーブデータではないのであるから，相違点４は存在するものではないと主張する。しかしながら，公知発明１における特典開放の有無は，「ＤＤⅠにセーブされたキャラクタのレベルが１６以上である」情報をゲーム装置が読み込んでいるか否かにより分岐するのであって，「ＤＤⅠが装填された」情報をゲーム装置が読み込んでいるか否かによっては分岐しないのであるから，「ＤＤⅠが装填された」ことを特典開放の条件とするものではない。そのため，公知発明１の切換キーに，「ディスクに記録されたセーブデータではない「「ＤＤⅠ」が装填された」という情報」（条件１）が含まれていると認定すべきではない。
したがって，相違点４を認定した審決には，誤りはない。
(2)相違点４の判断の誤り
原告は，当業者であれば，公知発明１の目的を達成するために，「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報を切換キーから除き，記憶媒体についてもセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは，容易であると主張する。
しかしながら，相違点４が容易想到ではないことは，前記１のとおり，相違点１ないし３が容易想到ではないと述べたところと同じである。したがって，公知発明１において，「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を用いない相違点４に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断には，誤りはない。
３取消事由３（相違点５ないし７の判断の誤り）
取消事由３に対する被告の反論は，取消事由１において主張したところと同じである。
４取消事由４（相違点８の認定及び判断の誤り）
取消事由４に対する被告の反論は，取消事由２において主張したところと同じである。
５取消事由５（相違点９の判断の誤り）
原告は，公知発明２は，最大３人までキャラクタが転送されるとインストラクション表示を行わないものであるから，転送できるキャラクタをレベル１６以上のキャラクタ１人に限定するように変更すれば，「所定のキーが読み込まれていないときのみ」に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させることになり，相違点９に係る構成になるのであり，しかも，本件明細書には，このような構成の作用効果については一切記載されていないから，相違点９に係る構成を採用するか否かは，当業者であれば適宜なし得る設計的事項であるなどと主張する。しかしながら，レベル１６以上のキャラクタを１人だけ転送できる機能を採用することが，ゲームの設計に際して適宜変更し得るというのであれば，そのような設計がなされたゲームが存在するはずであるから，当然に，そのようなゲームが例示されてしかるべきである。それにもかかわらず，そのようなゲームの存在が示されていないことからすれば，レベル１６以上のキャラクタを１人だけ転送できる機能を採用することは，ゲームの設計に際して適宜変更し得るものではない。したがって，公知発明２において，「所定のキー」が「読み込まれているか否かの判断」を行って，その「判断」の結果，「所定のキーが読み込まれていない」と「判断」された場合にのみ，他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるようにして，相違点９に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断には，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件発明の内容等について
証拠（甲１）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明は，次のとおりのものと認められる。
ア発明の属する技術分野
本件発明は，家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作動方法に関し，ＣＤ－ＲＯＭなどの高密度記憶媒体をソフトウェア供給媒体として使用する場合における好適なシステム作動方法に関するものである(【０００１】）。イ発明が解決しようとする課題


従来，ゲーム機の分野においては，ゲーム機本体を所有しているユーザを対象として，半導体ＲＯＭカセット等によってゲームソフトを供給していたが（【０００２】），最近では，家庭用ゲーム機本体も３２ビットのＣＰＵを搭載した高速型が開発され，ゲームソフト供給媒体として，半導体ＲＯＭに比較して１００倍以上の容量を持つＣＤ－ＲＯＭが採用されつつあり，ＣＤ－ＲＯＭを使用すると，理論上，半導体ＲＯＭに比較して１００倍以上の内容のゲームソフトを記憶させることができる（【０００４】，【０００５】）。
このように膨大な内容のゲームソフトを開発し，ＣＤ－ＲＯＭに記憶させて供給することが技術的に可能であったとしても，ゲームソフトの開発コストが高騰し，ユーザが１回に支払うことができる価格で供給することが困難となるという問題がある（【０００６】）。そこで，本件発明は，シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことによって，豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにすることを課題とするものである（【０００７】）。
ウ課題を解決するための手段
上記課題を解決するために，本件発明に係るシステム作動方法の構成を採用することにより，第１のＣＤ－ＲＯＭと第２のＣＤ－ＲＯＭとを所有するユーザは，第２のＣＤ－ＲＯＭをゲーム機に装填したとき，第２のＣＤ－ＲＯＭに記憶されている標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる（【００２０】）。このように，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズもののＣＤ－ＲＯＭを買い揃えてゆくことによって，最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカにとっても，開発コストが相当掛かる膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供することができるようになる（【００２２】，【００４０】）。
(2)公知発明の内容等について
ア公知発明１の内容について
証拠（甲２ないし甲１０，甲１３の１ないし甲１４の２）及び弁論の全趣旨によれば，公知発明１の内容は，次のとおりのものと認められる。「ａファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され，ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて，セーブデータなどを記憶可能で，ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するファミコンゲームシステムの作動中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して，ファミコンゲームシステムを作動させる方法であって，
ｂ上記ディスクは，
ｂ－１魔洞戦紀のゲームプログラムおよび／またはデータと，魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報とを包含する魔洞戦紀Ｄ
ＤⅠと，
ｂ－２標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤⅠから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上であるときには，そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると『ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。』とのメッセージが表示され，アイテム『くさのつゆ』及び『しろきのこ』が１つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含
する勇士の紋章ＤＤⅡとが準備されており，
ｃ拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対して，キャラクタのレベルの増加，またはキャラクタのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであり，ｄ勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，ｄ－１ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上であることを示す情報を読み込んでいる場合には，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によって
ファミリーコンピュータを作動させ，
ｄ－２ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタのレベルが１６以上であることを示す情報を読み込んでいない場合には，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミリー
コンピュータを作動させる，
ｅファミコンゲームシステム作動方法。」
イ公知発明２の内容について
証拠（甲２ないし甲１０，甲１３の１ないし甲１４の２）及び弁論の全趣旨によれば，公知発明２の内容は，次のとおりのものと認められる。「ｆファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され，ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて，セーブデータなどを記憶可能で，ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するファミコンゲームシステムの作動中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して，ファミコンゲームシステムを作動させる方法であって，
ｇ上記ディスクは，
ｇ－１魔洞戦紀のゲームプログラムおよび／またはデータと，魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報とを包含する魔洞戦紀Ｄ
ＤⅠと，
ｇ－２標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤⅠから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上であるときには，そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると『ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。』とのメッセージが表示され，アイテム『くさのつゆ』及び『しろきのこ』が１つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともにメニュー制御プログラムを包含する勇士の紋章ＤＤⅡとが準備されており，ここで，魔洞戦紀ＤＤⅠからは，最大で３人まで，キャラクタを転送できる
ものとなっており，
ｈ拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対して，キャラクタのレベルの増加，またはキャラクタのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであり，ｉ勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，勇士の紋章ＤＤⅡ中のメニュー制御プログラムは，『まどうせんきのゆうけんし』とのメニュー項目をテレビの画面に表示し，さらにテレビの画面の『まどうせんきのゆうけんし』が選択されたときに，『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクショ
ンを表示させ，
ｉ－１『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクションにしたがって，勇士の紋章ＤＤⅡに替えて挿入された他のディスクが，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上であることを示す情報を包含する上記魔洞戦紀ＤＤⅠである場合には，勇士の紋章ＤＤⅡ中の標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってファミリーコンピュータを作動さ
せ，


ｉ－２他のディスクが挿入されない場合または勇士の紋章ＤＤⅡに替えて挿入されたディスクが，魔洞戦紀ＤＤⅠでない場合には，『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクションまたは，『ＤＩＳＫＥＲＲ    ０４』が表示されたままとなり，これらの場合には，勇士の紋章ＤＤⅡ中の，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミリーコ
ンピュータを作動させる，
ｊファミコンゲームシステム作動方法。」
ウ公知発明の技術思想について
前記ア及びイの公知発明の内容に加え，証拠（甲４の１及び２，甲８の１及び２，甲９，甲１０）及び弁論の全趣旨を総合すれば，後作「勇士の紋章」は，前作「魔洞戦紀」の続編であって，両者は，魔洞戦紀において，魔王が勇剣士に倒され平和を取り戻したものの，勇士の紋章において，魔王が復活し，勇剣士が再び冒険するという一連のストーリーを有するゲームであること，前作「魔洞戦紀」の勇剣士のキャラクタを，後作「勇士の紋章」に転送することにより，前作「魔洞戦紀」の「勇剣士」を，後作「勇士の紋章」の「勇士」として復活させることができること，さらに，「魔洞戦紀」において，キャラクタのレベルが１６以上であれば，レベル１からではなく，レベル２のキャラクタとして後作「勇士の紋章」でプレイすることができること，このような場合には，「魔洞戦紀」から転送されたレベル１６以上のキャラクタは，「勇士の紋章」においては「勇剣士の子孫」として復活すること，前作「魔洞戦紀」のキャラクタリストは，前作「魔洞戦紀」において，特定のキャラクタでゲームをプレイしている途中で中断し，その後，中断した場面からゲームを再開してプレイするために，ディスクにセーブされたものと解されること，以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば，公知発明は，後作「勇士の紋章」においても，前作「魔洞戦紀」を戦い抜いた愛着のあるキャラクタでプレイすることができ，前作「魔洞戦紀」でのキャラクタのレベルが１６以上である場合には，後作「勇士の紋章」において，レベル１ではなく，レベル２のキャラクタとして復活できるという作用効果を奏するものである。
したがって，公知発明は，前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることによって，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより，後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。
(3)先行技術発明Ａの内容について
証拠（甲１５の１ないし甲１８の２）及び弁論の全趣旨によれば，先行技術発明Ａは，次のとおりのものと認められる。
「ＭＳＸ本体に「沙羅曼蛇」ＲＯＭと「グラディウス２」ＲＯＭを装填した状態で「沙羅曼蛇」のゲームをプレイすると，「グラディウス２」ＲＯＭに含まれている所定の情報に基づいて，ＭＳＸ本体に「沙羅曼蛇」ＲＯＭのみを装填してゲームをプレイした場合にはなかったステージＸ「ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＸ」が現れるとともに，エンディングが異なったものとなる。」
２取消事由１（相違点１ないし３の判断の誤り）
(1)相違点１ないし３について
所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体又は一の記憶媒体若しくは二の記憶媒体に関して，本件発明１の記憶媒体は，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して，公知発明１の記憶媒体又は勇士の紋章ＤＤⅡはディスクであり，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。
(2)相違点１ないし３の判断について
前記１(1)の認定事実によれば，本件発明は，ユーザがシリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えるだけで，標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことを可能とすることによって，シリーズ化された後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。
これに対し，前記１(2)の認定事実によれば，公知発明は，前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることによって，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより，後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。
そうすると，公知発明は，少なくとも，前作において実際にプレイしたキャラクタをセーブするとともに，前作のゲームにおいてキャラクタのレベルが１６以上となるまでプレイしたという実績（以下「プレイ実績」という。）をセーブすることが，その技術思想を実現するための必須条件となる。そのため，前作において実際にプレイしたキャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用した場合には，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることができなくなる。このことは，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，続編のゲームをプレイしたいという欲求を喚起することにより，後作のゲームの購入を促すという公知発明の技術思想に反することになる。


したがって，当業者は，公知発明１のディスクについて，前作において実際にプレイしたゲームのキャラクタ及びプレイ実績をセーブできない記憶媒体，すなわち，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更しようとする動機付けはなく，かえって，このような記憶媒体を採用することには，公知発明の技術思想に照らし，阻害要因があるというべきである。仮に，先行技術発明Ａ等（甲２０の１及び２，甲２１の１及びの２，甲９１，甲９２のゲーム等を含む。以下同じ。）のように，２本のゲームのＲＯＭカセットを所有し，ゲーム機のスロットに挿入するのみで拡張されたゲーム内容を楽しめるゲームが周知技術であったとしても，これを公知発明１に対して適用するに当たり，公知発明１のディスクを，ゲームのプレイ実績をセーブできない記憶媒体，すなわち，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更すると，上記のとおり，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることができなくなるから，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，後作のゲームの購入を促すという公知発明の技術思想に反することになる。また，仮に，ゲームに登場するキャラクタをゲームプログラムにプリセットしておき，プレイヤーがキャラクタを適宜選択できるようにすることが，本件特許の出願当時において，技術常識であったとしても，公知発明１の「キャラクタのレベルが１６以上である」というゲームのプレイ実績を，プリセットされたキャラクタに係る情報に変えると，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることができなくなるから，上記と同様に，公知発明の技術思想に反することになる。
以上によれば，公知発明１において，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体，一の記憶媒体及び二の記憶媒体を，ディスクから「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更して相違点１ないし３に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の判断に誤りはなく，取消事由１は，理由がない。
(3)原告の主張について
原告は，公知発明１の技術思想について，魔洞戦紀ＤＤⅠ（前作ゲーム）に記憶された切換キーがゲーム装置で読み込まれている場合に，勇士の紋章ＤＤⅡ（後作ゲーム）で，標準ゲームプログラムに加えて，拡張ゲームプログラムでもゲーム装置を作動させるものであり，これによりゲーム内容を豊富化してユーザに前作の購入を促すというものであるから，本件発明の技術思想と同じであると主張する。そして，原告は，上記主張を前提とした上で，上記切換キーには，「魔洞戦紀ＤＤⅠが装填された」という条件１に係る情報と「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報とが含まれているところ，公知発明１の技術思想である「ユーザに前作の購入を促す」ことは，切換キーのうち「魔洞戦紀ＤＤⅠ」が装填されたという条件１に係る情報のみで達成できるのであるから，当業者であれば，その目的を達成するために，「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報を切換キーから除くなどして，記憶媒体についてもセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは容易であり，かえって，このような場合には，よりユーザの負担なく拡張ゲームプログラムが楽しめるようになるのであるから，前作の購入を促すことが可能であるともいえ，公知発明１の切換キーに「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報であるセーブデータを含ませるか否かは，当業者が適宜選択できる設計事項であると主張する。しかしながら，上記(2)のとおり，公知発明は，前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることによって，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより，後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。
そうすると，公知発明は，少なくとも，前作のキャラクタをセーブするとともに，キャラクタのプレイ実績をセーブすることが，その技術思想を実現するための必須条件となるから，キャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用した場合には，公知発明の技術思想に反することになる。したがって，「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報を切換キーから除くなどして，記憶媒体についてセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは，公知発明を都合よく分割してその必須条件を省略しようとするものであるから，上記のとおり，公知発明の技術思想に反することは明らかである。以上によれば，原告の主張は，その余の点を含め，公知発明の技術思想を正解しないものに帰し，採用することができない。
３取消事由２（相違点４の認定及び判断の誤り）
(1)相違点４の認定について
原告は，公知発明１の切換キーには，「ディスクに記録されたセーブデータではない「「ＤＤⅠ」が装填された」という情報」（条件１）が含まれており，当該情報はセーブデータではないのであるから，相違点４（切換キーが，本件発明１では，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に包含されていることから，「セーブデータ」ではないのに対して，公知発明１では「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報」が，ディスクにセーブされた「セーブデータ」である点。）は存在するものではないと主張する。そこで検討するに，証拠（甲１３の２）及び弁論の全趣旨によれば，ファミコンゲームシステムにおいて，「まどうせんきのＡメンをいれてください」というインストラクションに基づき，「魔洞戦紀ＤＤⅠ」を装填し，キャラクタ「じゅんく」を選択した後，再度，「勇士の紋章ＤＤⅡ」を装填した場合には，「勇士の紋章」においてもキャラクタ「じゅんく」でプレイすることができることが認められる。そうすると，上記において選択して転送されたキャラクタ「じゅんく」の情報は，その後，「勇士の紋章」においてプレイするため，ファミコンゲームシステム内に残す必要があるものと認められる。これに対し，「魔洞戦紀ＤＤⅠ」を挿入したという情報は，「勇士の紋章」においてプレイするために必要な情報であるといえない上，これがファミコンゲームシステム内に現に残されていることを裏付ける的確な証拠がない以上，「魔洞戦紀ＤＤⅠ」においてキャラクタを選択し，これを転送するための条件として設定されているにとどまると解するのが自然である。したがって，「魔洞戦紀ＤＤⅠ」を挿入したという情報は，ファミコンゲームシステム内には存在しないと認めるのが相当であるから，相違点４に係る審決の認定には，誤りはない。
(2)相違点４の判断について


平成２４年６月２６日判決言渡
平成２４年（ネ）第１０００２号損害賠償請求控訴事件（原審東京地方裁判所平成２２年（ワ）第１８３２号）
口頭弁論終結日平成２４年４月２６日
判                  決
控訴人        株式会   社ＨＤ   Ｔ
訴訟代   理人弁   護士       稲      元      富      保同                            丸      山      裕      司
株式会社ウィルコム訴訟承継人
被控訴   人      更生会社株式会社ウィルコム管財人Ａ
株式会社ウィルコム訴訟承継人
被控訴   人      更生会社株式会社ウィルコム管財人Ｂ上記２名訴訟代理人弁護士      片      山      英      二同                            原      田      崇      史上記２名訴訟代理人弁理士      加      藤      志麻    子上記２   名補佐   人      黒      川              恵
主                  文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１原判決を次のとおり変更する。
２控訴人が更生会社ウィルコムに対し，東京地方裁判所平成２２年（ミ）第６号会社更生事件において，２億円の更生債権を有することを確定する。
第２事案の概要及び当事者の主張
１事案の概要
（以下，控訴人（原審原告）を「原告」と，被控訴人（原審被告）を「被告」といい，原審において用いられた略語は，当審においてもそのまま用いることとする。）
原告は，本件特許権の特許権者であるが，原審において，更生会社が被告製品を販売する行為は本件特許権の侵害行為に当たると主張して，更生会社に対し，損害賠償請求訴訟を提起した。その後，更生会社につき更生手続の開始決定がされ，原告は，本件特許権侵害による損害賠償請求債権を更生債権として届け出たが，更生会社の管財人である被告らが上記債権を全額認めなかったため，訴えを変更し，更生会社の訴訟承継人である被告らに対し，１０億円の更生債権を有することの確定を求めた。
原審は，被告製品は本件発明２の技術的範囲にも本件発明５の技術的範囲にも属さず，更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない，さらに，更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして，原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として，上記更生債権のうち２億円の更生債権を有することの確定を求める請求について，控訴した。
２争いのない事実
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」「１    争いのない事実」（原判決２頁１２行目ないし６頁７行目）記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点
(1)被告製品は，本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）(2)均等侵害の成否（当審において追加された予備的主張）（争点２）
(3)間接侵害の成否（予備的主張）（争点３）
(4)本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか（争点４）
(5)原告の損害（争点５）
４争点に関する当事者の主張
次のとおり当審における主張を追加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」「３    当事者の主張」（原判決６頁１３行目ないし１８頁１３行目）記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１１頁１６行目の「わけではない。」の後に，以下のとおり加える。「本件発明２に係る特許請求の範囲の記載上も，「電話送受信ユニットをスロット内に収納したものを含まない」という否定的構成要件は，何ら記載されていない。」
(2)原判決１１頁２２行目の「なければならない。」の後に，以下のとおり加える。
「さらに，本件発明２の構成要件Ｇには，「前記スロットに設けられ，前記電話送受信ユニットとの間で前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線，及び前記通話用音声信号を入出力する信号線を含む入出力部」と記載されており，構成要件ＢないしＥの「スピーカー」「マイク」「操作部」「表示部」が「電話送受信ユニット」側にないことを前提としているが，構成要件Ａの「アンテナ」の入出力については何ら記載されていない。構成要件Ｇに構成要件Ａの「アンテナ」の入出力部について記載がない以上，アンテナがボディ（移動体通信端末本体）側にあることは必須ではなく，アンテナを持つ電話送受信ユニットがスロット内に収納されるものを含む。また，本件発明２における移動体通信端末が，電話送受信ユニットがスロット内に収納されておらず，移動体通信も行うことができないものに限定されるとするのは，本件発明の目的，効果に反した解釈である。」(3)原判決１１頁２５行目の「(ｲ)」の後に，以下のとおり加える。「特許請求の範囲の請求項１の記載上，電話送受信ユニットが「アンテナ」を備えていないという限定はされておらず，「アンテナ」を備える場合があることも予定されている。また，上記のとおり，本件発明２の構成要件Ｇも，アンテナが移動体通信端末本体側に備えられることを必須としておらず，アンテナが電話送受信ユニット側に備えられる場合があることも予定されている。以上のとおり，本件発明２の構成要件Ａの「アンテナ」は，移動体通信端末本体に備えられるものに限定されない。」
(4)原判決１３頁４行目の「充足する。」の後に，改行して，以下のとおり加える。
「(2)均等侵害の成否（予備的主張）（争点２）
（原告の主張）
被告製品は，被告端末本体に構成要件Ａにおけるアンテナを備えていない点で本件発明２と相違するが，被告端末本体に収納された本件モジュールにアンテナを備えているので，以下のとおり，被告製品は，本件発明２の移動体通信端末と均等であり，本件発明２の技術的範囲に属する。
ア置換可能性
被告製品では，アンテナが電話送受信ユニット（本件モジュール）側にあり，被告端末本体にはないが，本件モジュールを被告端末本体に装着するだけで，複数の回線を契約することなく，時，場所，場合に応じた快適な移動体通信を実現することができる。アンテナを被告端末本体に備えることと，被告端末本体に装着される本件モジュールに備えることとは，目的，作用効果において共通するから，置換可能性がある。
イ置換容易性
本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，請求項２，及び段落【００１９】には，電話送受信ユニット側にアンテナを備える場合があることが示唆されており，被告製品の製造時点において，本件モジュールにアンテナを備えることは，当業者が容易に想到することができる。
ウ非本質的部分
本件発明の課題，目的，作用効果は，複数の回線を契約することなしに，時，場所，場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニット及び移動体通信端末を提供することにある。複数の回線を契約することなしに移動体通信端末による移動体通信を実現する上で，アンテナを電話送受信ユニットに備えるか，移動体通信端末に備えるかは，いずれでもよい。


したがって，本件発明２において，アンテナを移動体通信端末に備えることは，本件発明の課題解決のための手段を基礎付けるほどの技術的思想の中核的，特徴的な部分ではない。
エ被告製品の推考容易性
被告製品は，本件特許の出願時における公知技術と同一又は公知技術から当業者が出願当時に容易に推考することができたものではない。
オ意識的除外
本件特許の出願経過等に徴しても，アンテナが電話送受信ユニット側に備えられるものを意識的に除外していることはない。
（被告らの反論）
控訴審で，初めて，均等論を主張することは，時機に後れたものであり，控訴審における審理対象にすべきではない。
のみならず，原告の均等侵害の主張は，以下のとおり，被告製品は非本質的部分の要件を満たさず，意識的除外に当たるから，失当である。
ア非本質的部分
本件発明の解決すべき課題は，複数の回線を契約することなしに，時，場所，場合に応じた快適な移動体通信を実現することである。本件発明は，「電話送受信ユニット」と「移動体通信端末」とを別個の発明として別々の請求項に記載するとともに，「電話送受信ユニット」と「移動体通信端末」のそれぞれが有すべき構成を振り分けて特定し，これを組み合わせることによって上記課題を解決したものである。そうすると，本件発明２において，解決手段を基礎付けている構成部分は，「移動体通信端末」側にアンテナ，スピーカ，マイク，操作部，表示部，スロット，入出力部の構成が備えられていることであると解すべきであり，アンテナが「移動体通信端末」側に備えられる点は，本件発明２の本質的部分である。平成１１年９月１７日付け拒絶理由通知に対する出願人の意見書（乙９。以下「本件意見書」という。）によると，移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限にとどめるため，「電話送受信ユニット」側ではなく，「移動体通信端末」側にアンテナを設けたと解され，この点からも，アンテナを「移動体通信端末」側に設けることは，本件発明の本質的部分に該当する。
イ意識的除外
アンテナを「電話送受信ユニット」又は「移動体通信端末」のいずれかに設けることは，当業者において自明であるにもかかわらず，出願人は，特許請求の範囲において，「移動体通信端末」側にアンテナを設けると規定したのであるから，アンテナを「電話送受信ユニット」側に設けることを意識的に除外したといえる。」(5)原判決１３頁５行目の「(2)    間接侵害の成否（予備的主張）（争点２）」を「(3)間接侵害の成否（予備的主張）（争点３）」と訂正する。(6)原判決１４頁２０行目の「(3)    本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか（争点３）」を「(4)本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか（争点４）」に訂正する。
(7)原判決１７頁２３行目の「(4)    原告の損害（争点４）」を「(5)原告の損害（争点５）」に訂正する。
(8)原判決１８頁１１行目の「内金１０億円」を「内金２億円」に訂正する。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，本件控訴は理由がなく棄却すべきものと判断する。その理由は，次のとおり付加・訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３争点に対する判断」（原判決１８頁１４行目ないし２７頁３行目）記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決２５頁１２行目の「左右するものではない。」の後に，改行して，以下のとおり加える。
「また，原告は，本件発明２に係る特許請求の範囲の記載上も，「電話送受信ユニットをスロット内に収納したものを含まない」という否定的構成要件は，何ら記載されていないと主張する。しかし，前記のとおり，本件明細書の記載から，「電話送受信ユニット」と「移動体通信端末」とは別個のものであると解される以上，本件発明２に係る特許請求の範囲に「電話送受信ユニットをスロット内に収納したものを含まない」と記載されていないからといって，本件発明２における移動体通信端末は電話送受信ユニットを装着したものを含むと解することはできない。」２原判決２５頁２２行目の「左右するものではない。」の後に，改行して，以下のとおり加える。
「さらに，原告は，本件発明２の構成要件Ｇにアンテナの入出力について記載がない以上，アンテナが移動体通信端末本体側にあることは必須ではなく，アンテナを持つ電話送受信ユニットがスロット内に収納されるものを含むと主張する。しかし，前記のとおり，構成要件Ａの記載から，移動体通信端末にアンテナを備えることが規定されていること，本件明細書の記載から，「電話送受信ユニット」と「移動体通信端末」とは別個のものであると解されることに照らすならば，構成要件Ｇの記載から，アンテナを持つ電話送受信ユニットがスロット内に収納されていれば移動体通信端末がアンテナを備えていることになると解することはできない。また，原告は，本件発明２における移動体通信端末が移動体通信も行うことができないものに限定されるとの解釈を前提とすると，本件発明の目的，効果を奏しないこととなるので，採用できないと主張する。しかし，本件発明２における移動体通信端末は，それ自体では移動体通信を行うことができないとしても，電話送受信ユニットを収納することにより移動体通信を行うことができるのであるから，本件発明の目的，効果を奏しないものではない。」
３原判決２６頁９行目の「技術的範囲に属しない。」の後に，改行して，以下のとおり加える。
「２争点２（均等侵害の成否）について
原告は，被告端末本体が構成要件Ａにおけるアンテナを備えていないとしても，被告製品は本件発明２の移動体通信端末と均等であると主張する。しかし，以下のとおり，原告の主張は採用できない。


平成２４年１１月１４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（行ケ）１００７３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月１０日
判        決
原              告        シャー   プ株式   会社
同訴訟代理人弁護士        永島孝   明
安國忠   彦
明   石   幸二郎
朝吹英   太
安   友   雄一郎
同          弁理士        磯田志   郎
上田    忠
被              告        三洋電   機株式   会社
同訴訟代理人弁護士        尾崎英   男
日   野   英一郎
同          弁理士        石田    純
主        文
１特許庁が無効２０１１－８００１０６号事件について平成２４年２月８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文１項と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，被告の後記２の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成９年１１月１８日，発明の名称を「液晶表示装置」とする特許出願（特願平９－３１７１６９号）をし，平成１７年９月２２日，設定の登録（特許第３７２３３３６号。請求項の数６）を受けた。以下，この特許を「本件特許」という。
(2)原告は，平成２３年６月２４日，本件特許の請求項１ないし６に係る発明について，特許無効審判を請求し，無効２０１１－８００１０６号事件として係属した。被告は，同年９月２７日付けで訂正請求（以下「本件訂正」という。請求項の数５）をしたところ（甲２６），特許庁は，平成２４年２月８日，本件訂正を認めた上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月１６日，その謄本が原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項１ないし５の記載は，次のとおりである。以下，順に「本件発明１」ないし「本件発明５」といい，これらを併せて「本件発明」という。また，本件発明に係る明細書（甲２６）を「本件明細書」という。なお，文中の「／」は，原文の改行部分を指す。
【請求項１】対向配置された第１の基板と第２の基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶が封入され，／前記第１の基板となる一方の支持基板の対向面側に行列状に配列された複数の薄膜トランジスタと，／これら薄膜トランジスタに接続され互いに交差するゲートラインおよびドレインラインと，／前記複数の薄膜トランジスタ，ゲートラインおよびドレインラインを覆う絶縁膜と，／該絶縁膜上に形成され前記絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの個々に対応して接続された液晶駆動用の複数の画素電極と，／これら画素電極上に形成されたラビング処理が施されていない垂直配向膜と，／前記第２の基板となる他方の支持基板の対向面上に形成されたカラーフィルター層と，該カラーフィルター層上に形成された液晶駆動用の共通電極と，該共通電極上に形成されたラビング処理が施されていない垂直配向膜と，を有し，／前記第１の基板および前記第２の基板の外側面には偏光板が設けられてなり，該偏光板を抜けた偏光を前記液晶にて変調することにより表示を行う液晶表示装置において，／前記絶縁膜は，前記薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され，前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であり，／前記薄膜トランジスタのソース電極は前記層間絶縁膜上に形成されるとともに，前記層間絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続され，前記画素電極は該平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，前記平坦化絶縁膜の開口部を介して前記ソース電極に接続され，／前記画素電極の不存在部分に対応する前記ゲートラインまたはドレインラインの部分は当該不存在部分と少なくとも前記平坦化絶縁膜を介して分離されており，／前記液晶の初期配向方向を前記基板の概ね法線方向として黒表示を行い，／前記画素電極と前記共通電極との間に電圧を印加することによって前記画素電極周辺と共通電極間に斜め方向電界を発生させ，また，画素電極側から見て前記第２の基板側に電極不在部を形成して画素電極内と共通電極間にも斜め方向電界を発生させ，前記液晶を概ね法線方向より電界作用に従って傾斜させて前記液晶の配向方向を分割することを特徴とする液晶表示装置【請求項２】前記薄膜トランジスタは，前記半導体層として多結晶半導体層を用い
ていることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置
【請求項３】前記カラーフィルター層上には保護膜が形成され，前記共通電極は前記保護膜上に形成されていることを特徴とする請求項１または請求項２記載の液晶
表示装置
【請求項４】前記第２の基板は，前記画素電極および前記画素電極間に対応する領域が透光性であり，前記画素電極間に対応する領域の少なくとも一部は，前記液晶と前記偏光板とにより遮光されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれ
かに記載の液晶表示装置
【請求項５】前記層間絶縁膜は，前記ゲートラインを覆って形成され，かつ，前記ドレインラインは，前記層間絶縁膜上に形成され，／前記平坦化絶縁膜は，前記ドレインラインを覆って，厚みが１μｍ以上であることを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれかに記載の液晶表示装置
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件発明１は，後記アの引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）であるとはいえず，引用発明及び後記イないしシの周知例１ないし１１に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものともいえない，②本件発明２ないし５も，引用発明であるとはいえず，引用発明及び周知例１ないし１１に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものともいえない，というものである。ア引用例：特開平９－２３６８２１号公報（平成９年９月９日公開。甲２）


イ周知例１：特開平８－１２２８２４号公報（甲３）ウ周知例２：特開平３－７２３２２号公報（甲４）エ周知例３：特開平４－３１８２７号公報（甲５）オ周知例４：特開平９－２６９４８２号公報（平成９年１０月１４日公開。甲６）
カ周知例５：特開昭５９－５２２９号公報（甲７）キ周知例６：特開平７－３１１３８３号公報（甲８）ク周知例７：特開平５－１５０２６５号公報（甲９）ケ周知例８：特開平９－２６６０２号公報（平成９年１月２８日公開。甲１０）
コ   周知例   ９：特   開平９   －２２   ３８０   ４号公   報（平   成９年   ８月２   ６日公   開。甲１１）
サ周知例１０：特開平９－９６８０８号公報（平成９年４月８日公開。甲１２）
シ周知例１１：「薄膜作製応用ハンドブック」３７６ないし４３０頁，権田俊
一監修，平成７年１１月３０日発行（甲１３）
(2)なお，本件審決が認定した引用発明並びに本件発明１と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明：基板上に，ゲート電極，ゲート絶縁膜，ａ－Ｓｉ，エッチングストッパー，Ｎ+ａ－Ｓｉ，ソース及びドレイン電極が順次積層されてなるＴＦＴと，ゲート電極及びドレイン電極にそれぞれ一体のゲートライン及びドレインライン，更には，ＴＦＴとその電極ラインを覆う層間絶縁膜上に形成され，コンタクトホールを介してソース電極に接続された表示電極が設けられてなるＴＦＴ基板と，液晶層を挟んで，これに対向する位置に設置された基板上に，共通電極及び共通電極中に形成された配向制御窓が設けられてなる対向基板により構成されている液晶表示装置であって，液晶は負の誘電率異方性を有するネマチック相であり，各々の基板の表面には，垂直配向膜が設けられ，配向制御窓は，画素の対角線に概ね沿ったＸ字形状に形成されており，層間絶縁膜を厚く，少なくとも１μｍ以上にし，これにより表示電極が，ＴＦＴとその電極ラインから十分に離され，液晶の配向がこれらの電界の影響を受けて乱れることがなくなり，表示電極エッジ及び配向制御窓により，配向制御が効果的に行われ，基板の外側に偏光板をクロスニコル配置しており，電圧印加時には一方の偏光板を透過した入射直線偏光を液晶層において，複屈折により楕円偏光とし，液晶層の電界強度に従ってリタデーション量即ち液晶中の常光成分と異常光成分の位相速度の差を制御することで，他方の偏光板より所望の透過
率の着色光を射出せしめる，液晶表示装置
イ一致点：対向配置された第１の基板と第２の基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶が封入され，前記第１の基板となる一方の支持基板の対向面側に行列状に配列された複数の薄膜トランジスタと，これら薄膜トランジスタに接続され互いに交差するゲートライン及びドレインラインと，前記複数の薄膜トランジスタ，ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜と，該絶縁性の膜上に形成され前記絶縁性の膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの個々に対応して接続された液晶駆動用の複数の画素電極と，これら画素電極上に形成されたラビング処理が施されていない垂直配向膜と，前記第２の基板となる他方の支持基板の対向面上に形成された液晶駆動用の共通電極と，該共通電極上に形成されたラビング処理が施されていない垂直配向膜と，を有し，前記第１の基板および前記第２の基板の外側面には偏光板が設けられてなり，該偏光板を抜けた偏光を前記液晶にて変調することにより表示を行う液晶表示装置において，前記画素電極は該絶縁性の膜上に形成されるとともに，前記絶縁性の膜の開口部を介して前記ソース電極に接続され，前記画素電極の不存在部分に対応する前記ゲートライン又はドレインラインの部分は当該不存在部分と少なくとも前記絶縁性の膜を介して分離されており，前記液晶の初期配向方向を前記基板の概ね法線方向として黒表示を行い，前記画素電極と前記共通電極との間に電圧を印加することによって前記画素電極周辺と共通電極間に斜め方向電界を発生させ，また，画素電極側から見て前記第２の基板側に電極不在部を形成して画素電極内と共通電極間にも斜め方向電界を発生させ，前記液晶を概ね法線方向より電界作用に従って傾斜させて前記液晶の配向方向を分割する
液晶表示装置
ウ相違点１：本件発明１は，第２の基板となる他方の支持基板の対向面上にカラーフィルター層が形成され，該カラーフィルター層上に液晶駆動用の共通電極が形成されるのに対し，引用発明は，第２の基板となる他方の支持基板の対向面上にカラーフィルター層が形成され，また，該カラーフィルター層上に液晶駆動用の共
通電極が形成されるか否かが明らかではない点
エ相違点２：本件発明１は，絶縁性の膜が，絶縁膜と層間絶縁膜とからなり，前記絶縁膜が，薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され，前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であって，前記薄膜トランジスタのソース電極が前記層間絶縁膜上に形成されるとともに，前記層間絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続されているのに対し，引用発明は，絶縁性の膜が，１層構造の絶縁膜（層間絶縁膜）であって，表示電極をＴＦＴとその電極ラインから十分に離すために，厚く，少なくとも１μｍ以上とするものであるが，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するようにその表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるのか否か明らかではなく，また，薄膜トランジスタのソース電極が，層間絶縁
膜上に形成されているものではない点
４取消事由
本件発明１の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由１）
ア相違点２の認定の誤り
イ相違点２の判断の誤り
本件発明２ないし５の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件発明１の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)相違点２の認定の誤り
ア本件審決の認定について


本件審決は，相違点２を認定する前提として，引用発明の層間絶縁膜と，本件発明１の絶縁膜及び層間絶縁膜とは，複数の薄膜トランジスタ，ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜である点で一致すると認定した。確かに，引用発明の層間絶縁膜は，薄膜トランジスタとその電極ライン（ドレイン電極及びソース電極）を覆い，その上にコンタクトホールを介してソース電極に接続された表示電極が設けられているものであり，薄膜トランジスタとその電極ラインの上に形成されるものである。
しかし，本件発明１の層間絶縁膜は，請求項１の「薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜」との記載や「薄膜トランジスタのソース電極は前記層間絶縁膜上に形成されるとともに，前記層間絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続され」との記載からすると，薄膜トランジスタの半導体層を覆い，その上に薄膜トランジスタのソース電極が形成されているものである。一方，本件発明１の絶縁膜は，請求項１の「複数の薄膜トランジスタ，ゲートラインおよびドレインラインを覆う絶縁膜」との記載や，「該絶縁膜上に形成され前記絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの個々に対応して接続された液晶駆動用の複数の画素電極」との記載からすると，薄膜トランジスタのドレインラインの上に形成されるものである。以上のとおり，引用発明の層間絶縁膜は，薄膜トランジスタとその電極ラインの上に形成されるのに対し，本件発明１の層間絶縁膜は，ソース電極の下に形成されるものであるから，本件発明１の層間絶縁膜は，引用発明の層間絶縁膜に対応するものではないことは明らかであり，本件発明１の絶縁膜がこれに対応するものである。
したがって，本件審決の上記認定は誤りであり，正しくは，引用発明の層間絶縁膜と，本件発明１の絶縁膜とは，複数の薄膜トランジスタ，ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜である点で一致すると認定されるべきである。
イ認定されるべき相違点について
以上のとおり，引用発明の層間絶縁膜は，本件発明１の絶縁膜に相当する。また，本件発明１の絶縁膜も，引用発明の層間絶縁膜と同様に，ドレインラインの上に形成される１層構造であるから，引用発明の層間絶縁膜と本件発明１の絶縁膜との間に層構造の相違点は存在しない。
したがって，相違点２については，正しくは，次のとおり認定されるべきである（以下「相違点２’という」）。
本件発明１は，薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜を有し，絶縁膜が層間絶縁膜上に形成され，薄膜トランジスタのソース電極は層間絶縁膜上に形成されるとともに，層間絶縁膜に開けられた開口部を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続されるのに対し，引用発明は，このような層間絶縁膜を設け
る構成を記載していない点
なお，本件審決が相違点２で認定した，「本件発明１は，絶縁膜が，前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるのに対し，引用発明は，層間絶縁膜が，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するようにその表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるのか否か明らかではない」との点については，後記エのとおり，引用発明の層間絶縁膜が同様の機能を有する絶縁膜であるので，相違点としては認定しない。
ウ相違点２’の容易想到性について
薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極が，層間絶縁膜上に形成されるとともに，層間絶縁膜に開けられた開口を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続される構成は，本件出願時点で周知である（周知例４，７及び８，甲２３～２５）。
また，引用発明は，表示電極を薄膜トランジスタとその電極ラインから十分に離すために，薄膜トランジスタとその電極ラインの上の層間絶縁膜を，少なくとも１μｍ以上とするものであるが，ソース電極の下に層間絶縁膜を採用することは，表示電極と電極ラインの一つであるゲートラインとの距離を離すことになるので，表示電極を薄膜トランジスタとその電極ラインから十分に離すという引用発明の目的と合致するものであるし，薄膜トランジスタとその電極ラインの上の層間絶縁膜を，少なくとも１μｍ以上とすることを阻害するものでもない。したがって，引用発明において，上記構成を採用することについて，当業者が格別の推考力を要しないことは明らかであり，相違点２’に係る本件発明１の構成は，単なる設計事項である。
エ平坦化絶縁膜について
(ア)本件審決は，相違点２に係る判断において，本件発明１にいう「平坦化」とは，薄膜トランジスタの上に層間絶縁膜が全体として盛り上がっている状態を意味するものではなく，（平坦化）絶縁膜の表面自体を平坦とすることを意味するものであると判断した。
この点に関し，本件発明１に係る請求項には，平坦化について，「薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜」との記載がある。また，本件明細書（【００２２】）には，「平坦化絶縁膜が画素電極の下地として平坦性を高める働きをしている」との記載や「ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）の段差を緩和することで，液晶層との接触表面の平坦性を高める」との記載がある。これらの記載からすれば，本件発明１の平坦化絶縁膜は，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和する役割を果たすことが読み取れるのみであり，その表面自体を平坦とすることを意味するものであると限定的に解釈すべき理由はない。そして，引用発明の層間絶縁膜においても，薄膜トランジスタの段差がそのまま層間絶縁膜の表面にまで及んで段差を形成するものではなく（図１２），層間絶縁膜により薄膜トランジスタの段差に起因した凹凸が緩和されているから，本件発明１にいう「薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜」に相当する。
したがって，本件発明１の絶縁膜と引用発明の層間絶縁膜との間には，「平坦化」の点で実質的な差異はない。
(イ)仮に，本件発明１の絶縁膜と引用発明の層間絶縁膜との間において，「平坦化」の点で差異が存在するとすれば，本件発明１と引用発明とは，以下の点で相違する（以下「相違点３」という。）。
本件発明１は，絶縁膜が，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるのに対し，引用発明は，層間絶縁膜が，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するようにその表面が平坦化される平坦化
絶縁膜であるのか否か明らかではない点


しかし，周知例１（【０００４】【０００７】）及び周知例６（【００１０】）に記載されているとおり，下地の凹凸の影響を受けて画素電極に段差が生じ，これが液晶の配向乱れ，ディスクリネーション，リバースチルトドメイン等を引き起す原因となることは，本件出願当時の周知の課題であった。また，ラビング処理が施されていない，ＶＡタイプの液晶表示装置において，薄膜トランジスタの凹凸を起点としてディスクリネーションが発生してしまうことも既知である（甲２８【０００８】）。そして，かかる課題を解決する手段として，平坦化絶縁膜を設け，画素電極を極めて平滑な表面を有する平坦化絶縁膜の上に形成することにより，液晶の配向性を高めることも，周知の技術であった（周知例１，３，４，７～９，甲２３～２５）。
引用発明においても，表示電極が薄膜トランジスタ及び電極ライン上にまで延在しているので，液晶の配向性を高めるため，表示電極を極めて平滑な表面を有する平坦化絶縁膜の上に形成することは当業者にとって容易に想到できる事項であり，相違点３に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に想到することができたものである。
(2)相違点２の判断の誤り
仮に，本件審決による相違点２の認定に誤りがないとしても，相違点２に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に想到し得るものでないとした本件審決の判断は誤りである。
すなわち，本件審決は，周知例４，７及び８に照らせば，薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極が，層間絶縁膜上に形成されるとともに，層間絶縁膜に開けられた開口を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続され，また，画素電極が（層間絶縁膜上に形成された）平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極又はドレイン電極に接続される構成は，本件出願時点で周知であったと判断しているところ，引用発明の液晶表示装置において，これらの周知の構成を参酌すれば，薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極の下に層間絶縁膜が形成され，ソース電極及びドレイン電極が層間絶縁膜に開けられた開口を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続された構成となり，また，画素電極が層間絶縁膜上に形成された平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極又はドレイン電極に接続される構成となるのであるから，相違点２に係る本件発明１の構成は，引用発明及び上記周知の構成から容易に想到することができるものである。
そして，前記(1)エ(イ)のとおり，下地の凹凸の影響を受けて画素電極に段差が生じ，これが液晶の配向乱れ，ディスクリネーション，リバースチルトドメイン等を引き起す原因となることは周知の課題であり，また，平坦化絶縁膜を設け，画素電極を極めて平滑な表面を有する平坦化絶縁膜の上に形成することにより，液晶の配向性を高める構成は周知の技術であるから，引用発明について，液晶の配向性を高めるために，上記構成を採用することの動機付けはあるというべきである。(3)以上によれば，本件発明１の容易想到性に係る本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)相違点２の認定の誤りについて
ア本件審決の認定について
(ア)原告は，引用発明の層間絶縁膜は，本件発明１の絶縁膜及び層間絶縁膜に対応するものではないなどと主張する。
しかし，本件審決は，本件発明１の絶縁膜及び層間絶縁膜と引用発明の層間絶縁膜とが，複数の薄膜トランジスタ，ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜である点で一致すると判断しただけであり，本件発明１の絶縁層及び層間絶縁膜と，引用発明の層間絶縁膜とが対応すると認定したものではない。原告は，本件審決の認定を正しく理解しないものである。
(イ)原告は，本件発明１の絶縁膜のみが引用発明の層間絶縁膜に対応するなどと主張する。
しかし，本件発明１は薄膜トランジスタから画素電極に至るまでに平坦化絶縁膜と層間絶縁膜の２層を有しているのに対し，引用発明は層間絶縁膜の１層のみである。原告の主張は，本件発明１の平坦化絶縁膜のみが引用発明の層間絶縁膜と一致するというものであるが，層構造の違いを無視した根拠のない主張である。(ウ)したがって，本件審決の認定に誤りはない。
イ認定されるべき相違点について
原告は，本件発明１の絶縁膜が引用発明の層間絶縁膜に対応するとした上で，相違点２’を挙げている。
しかし，本件発明１の特定の層が引用発明の層間絶縁膜と対応するという関係にはない。原告の主張は，誤った前提に基づくもので，失当である。
ウ相違点２’の容易想到性について
原告の主張する相違点２’の認定は，そもそも誤っているものであるから，この誤りを前提とする原告の主張は，全く的を外したものである。
エ平坦化絶縁膜について
(ア)原告は，本件発明１の絶縁膜と引用発明の層間絶縁膜との間には，「平坦化」の点で実質的な差異はないと主張する。
しかし，引用発明の層間絶縁膜はＣＶＤにより成膜されているが，ＣＶＤによる成膜では，下層に凹凸を有する構造物があれば，成膜される膜表面もその凹凸を反映して凹凸になる。他方，一般に平坦化膜の成膜に用いられるスピンコートのように液状の樹脂を下地上に堆積した場合には，下地の形状に左右されることなくその層の表面が平坦化される。以上は，当業者にとっては技術常識である。引用発明の層間絶縁膜と本件発明１の絶縁膜は平坦化という意味で全く相違するから，原告の主張は失当である。
また，液晶分野において有機膜からなる平坦化絶縁膜を採用することには，透湿性が高く，それが電触を招くこと（甲１６【０００９】，甲１７【０００９】）や，着色したり，透過性が低下すること（甲１８，甲１９【０００７】）など，様々な課題が存在し，本件発明１の明確な課題の認識，目的がなければ，そのような平坦化絶縁膜を採用することは考えられない。


(イ)原告は，仮に，本件発明１の絶縁膜と引用発明の層間絶縁膜との間において，平坦化の点で差異が存在するとしても，本件出願当時，下地の凹凸の影響を受けて画素電極に段差が生じ，これが液晶の配向乱れ，ディスクリネーション，リバースチルドドメイン等を引き起こす原因となることは周知の課題であったとか，平坦化絶縁膜を設け，画素電極を極めて平滑な表面を有する平坦化絶縁膜の上に形成することにより，液晶の配向性を高めることは周知の技術であったなどとして，引用発明について，平坦化膜絶縁膜を採用することは容易であった旨主張する。しかし，原告が挙げた引用例や周知例には，引用発明のようなラビングレスのＶＡタイプで，斜め電界を利用して液晶の配向を制御する液晶表示装置においてもなお，薄膜トランジスタに起因する凹凸によってディスクリネーションが発生し得るという本件発明１の課題は示されていないし，原告もそのような課題が導かれることを具体的に指摘できていない。
したがって，引用発明について，上記のような周知技術を適用する理由はないから，原告の主張は失当である。
(2)相違点２の判断の誤りについて
ア薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極が，層間絶縁膜上に形成されるとともに，層間絶縁膜に開けられた開口を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続され，また，画素電極が（前記層間絶縁膜上に形成された）平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極又はドレイン電極に接続される構成自体は周知である（周知例４，７及び８参照）。しかし，これらの周知例には，引用発明にかかる周知の構成を採用する動機付けとなるような記載や示唆はない。
また，本件発明１の課題は，ラビング処理を行わず，斜め方向電界による液晶の配向制御を行うＶＡタイプの液晶表示装置では，下層にある薄膜トランジスタに起因するような垂直配向膜の僅かな凹凸でも，液晶の配向制御に悪影響を及ぼすことである。このような課題の認識がないにもかかわらず，関係のない別の技術に用いられている上記周知の構成を，引用発明に適用する理由は全くない。イ原告は，周知例   1及び６には，下地の凹凸の影響を受けて画素電極に段差が生じ，これが液晶の配向乱れ，ディスクリネーション，リバースチルトドメイン等を引き起す原因となることが記載されている旨主張する。しかし，周知例1及び６には，そもそも薄膜トランジスタに起因する凹凸によってディスクリネーションが発生することは記載されていない。本件発明１は，ラビングレスのＶＡタイプで，斜め方向電界を利用して液晶の配向を制御する液晶表示装置においてもなお，薄膜トランジスタに起因する凹凸によって発生するディスクリネーションを平坦化絶縁膜で防止することが必要であることの発見，認識に基づくものであるところ，このことは，周知例６から全く読み取れないし，他の周知例からこれを読み取ることもできない。
ウ原告は，甲２８（【０００８】）の記載を引用し，ラビング処理が施されていない，ＶＡタイプの液晶表示装置において，薄膜トランジスタの凹凸を起点としてディスクリネーションが発生することは既知であると主張する。しかし，甲２８（【０００８】）には，ラビング処理が施されていないＶＡタイプの液晶表示装置において，「薄膜トランジスタの凹凸を起点としてディスクリネーションが発生する」という特定の発生原因についての記載はない。そして，甲２８に記載された，従来技術にディスクリネーションが発生するという課題は，甲２８記載の発明によって解決されているのである。これに対し，本件発明１は，本件発明１が採用する液晶の配向制御手段の下で，薄膜トランジスタに起因する画素電極の凹凸が液晶の配向に対して悪影響を及ぼし，画像の質を低下させるという問題を認識してなされたものである。そのような技術課題の認識が存在しないのに，引用発明に周知の平坦化絶縁膜技術を取り入れるなどという発想が生まれるものではない。
エしたがって，引用発明の液晶表示装置について，上記周知の構成を適用することの十分な動機付けはないから，相違点２に係る本件審決に誤りはない。(3)以上によれば，本件発明１の容易想到性に係る本件審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（本件発明２ないし５の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決は，本件発明１の進歩性に依拠して，本件発明２ないし５の進歩性を認めているが，前記１のとおり，本件発明１は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
したがって，本件審決の本件発明２ないし５の容易想到性に関する判断は前提を欠き，本件審決の結論に直接影響を及ぼす重大な認定，判断の誤謬がある。
〔被告の主張〕
本件発明２ないし５は，本件発明１の特定事項をすべて含むものであるから，引用発明及び周知例１ないし１１に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
したがって，本件発明２ないし５の容易想到性に係る本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件発明は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本件明細書（甲２６）には，本件発明について，概略，次の記載がある。ア本件発明は，垂直配向方式の液晶表示装置に関する（【０００１】）。イ負の誘電率異方性を有する液晶は，電界方向に対して配向方向が電界方向と垂直になるように配向を変化する。この時，液晶は電界に抗する作用を発生するが，このような液晶の垂直配向からの変化は，一般にＴＮ等の正の誘電率異方性を有する液晶が平行配向から変化する場合よりも，安定性が悪く，特に，薄膜トランジスタやカラーフィルター層の段差に起因した配向膜との接触界面における凹凸は，配向変化に影響を及ぼし，表示品位の悪化を招く（【００１１】）。また，従来，垂直配向膜にラビング処理を施すことにより，図１１に示すように液晶の初期配向にプレチルト(θ)を付与しているため，電圧印加時には，全ての液晶分子はプレチルトの方向（図１１では右方向）に傾斜する。このため，例えば，図１１の右上方向からの視認と，左上方向からの視認の場合とでは，光路に対する液晶分子の傾斜角度が相対的に異なり，透過率が変化して見える。このため，輝度あるいはコントラスト比が視る方向によって変化する，いわゆる視角依存性の問題が生ずる（【００１２】）。
また，対向基板側に形成されたブラックマトリクスは，画素電極間の領域を漏れなく覆わなければならないため，ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）基板側との貼り合わせ時のずれを考慮して，大きめに形成されている。このため，有効表示領域が縮小し，開口率が低下する問題もあった。さらに，ＴＦＴ基板側の垂直配向膜を形成するためのラビング処理は，ＴＦＴの静電破壊を招き，表示不良となり，歩留まり低下の原因となっていた（【００１３】）。


ウ本件発明では，本件発明１の構成とすることにより，電圧印加時に負の誘電率異方性を有する液晶が垂直配向から変化する際に，均一性良く，良好な配向変化が行われ，また，斜め方向電界の作用により，液晶の配向の傾き方向が良好に制御される（【００１４】【００１５】）。
エ本件発明において，ＴＦＴ基板側の平坦化絶縁膜は，画素電極の下地として平坦性を高める働きをしている。特に，負の誘電率異方性を有する液晶が垂直配向から変化する際，電界との相互作用，即ち，電界に抗する作用を発生する時に，良好な配向変化を促す。また，高精細ＬＣＤにあって，薄膜トランジスタの凹凸が相対的に大きくなることを考慮して，これらの段差を緩和することで，液晶層との接触界面の平坦性を高め，配向の均一性を改善して，表示品位を向上している（【００２２】）。
(2)以上の記載からすると，本件発明１は，従来，液晶の垂直配向からの変化は，一般にＴＮ等の正の誘電率異方性を有する液晶が平行配向から変化する場合よりも安定性が悪く，特に薄膜トランジスタやカラーフィルター層の段差に起因した配向膜との接触界面における凹凸は，配向変化に影響を及ぼし，表示品位の悪化を招くという課題や，垂直配向膜にラビング処理を施すことにより，液晶の初期配向にプレチルト（θ）を付与しているため，電圧印加時には，全ての液晶分子はプレチルトの方向に傾斜し，右上方向からの視認と，左上方向からの視認の場合とでは，光路に対する液晶分子の傾斜角度が相対的に異なり，透過率が変化し，輝度あるいはコントラスト比が視る方向によって変化する視角依存性の課題があったため，これらの課題を解決するため，本件発明１の構成とすることにより，電圧印加時に負の誘電率異方性を有する液晶が垂直配向から変化する際に，均一性良く，良好な配向変化が行われ，斜め方向電界の作用により，液晶の配向の傾き方向が良好に制御されるという効果を奏するというものである。
２引用発明について
(1)引用発明は，前記第２の３(2)ア記載のとおりであるところ，引用例（甲２）には，引用発明について，概略，次の記載がある。ア引用発明は，高開口率，広視野角を達成した液晶表示装置に関する（【０００１】）。
イ液晶として負の誘電率異方性を有したネマチック相を用いたタイプとして，ＤＡＰと呼ばれる配向膜に垂直配向膜を用いたタイプがある。ＤＡＰ型は，電圧制御複屈折（ＥＣＢ）方式の一つであり，液晶分子長軸と短軸との屈折率の差，すなわち複屈折を利用して，透過率とともに表示色を制御する。ＤＡＰ型では，基板の外側に偏光板をクロスニコル配置し，電圧印加時には一方の偏光板を透過した入射直線偏光を液晶層において，複屈折により楕円偏光とし，液晶層の電界強度にしたがってリタデーション量，すなわち，液晶中の常光成分と異常光成分の位相速度の差を制御することで，他方の偏光板より所望の透過率の着色光を射出せしめる（【０００５】）。
ウ液晶表示装置では，液晶の配向を変化してリタデーション量を制御することで，ＴＮ方式においては透過光強度を調整できるとともに，ＥＣＢ方式においては波長に依存した透過光強度を制御して色相の分離も可能となる。リタデーション量は，液晶分子の長軸と電界方向とのなす角度に依存しているため，電界強度を調節することで，電界と液晶分子長軸とのなす角度が１次的に制御されても，観察者が視認する角度，すなわち，視角に依存して，相対的にリタデーション量が変化し，視角が変化すると透過光強度あるいは色相も変化してしまう，いわゆる視角依存性の問題があった（【０００６】）。
エ引用発明は，上記課題に鑑み，第１の基板上にマトリクス状に設けられた液晶駆動用の表示電極と，ソース電極を表示電極に接続した薄膜トランジスタと，薄膜トランジスタのゲート電極に接続されたゲートラインと，薄膜トランジスタのドレイン電極に接続されたドレインラインと，液晶層を挟んで第１の基板に対向配置された第２の基板上に設けられた液晶駆動用の共通電極とを有する液晶表示装置において，表示電極は，薄膜トランジスタを覆って被覆された層間絶縁膜上に形成され，共通電極中には表示電極に対向する領域内に所定の形状の電極不在部である配向制御窓が設けられた構成である。この構成により，液晶層が薄膜トランジスタ及びその電極ラインから離されたので，配向制御窓のエッジでの斜め方向電界及び表示電極のエッジでの斜め方向電界が，薄膜トランジスタの各電極ラインからの電界の影響を受けることが防がれ，斜め方向電界により液晶配向の２次的制御が良好に行われる。すなわち，配向制御窓の形状によって画素内での液晶分子配向の水平方向の方角が決定されるので，視角が変化しても，画素の各部分でリタデーションの増減を相殺させる設計とすることで，画素全体のリタデーション量の変化を小さく抑えることができる（【０００７】【０００８】）。
オ図１１及び図１２に記載の実施形態は，層間絶縁膜を厚く，少なくとも１μｍ以上にするところに特徴がある。これにより，表示電極が，薄膜トランジスタとその電極ラインから十分に離され，液晶の配向がこれらの電界の影響を受けて乱れることがなくなり，表示電極エッジ及び配向制御窓により，配向制御が効果的に行われる。すなわち，表示電極のエッジにおける斜め方向電界により，画素の各辺で配向の水平方向の方角が指定されるとともに，配向制御窓のエッジ部における同様の指定作用に連続され，かつ，配向の方角が互いに異なる領域の境界が配向制御窓上に固定されるので，全画素にわたって均一かつ良好な画素分割が行われ，視野角が広がる（【００２８】【００２９】）。


(2)以上の記載からすると，従来の液晶表示装置では，電界強度を調節することで，電界と液晶分子長軸との角度が１次的に制御されても，観察者が視認する角度に依存して，相対的にリタデーション量が変化し，視角が変化すると透過光強度あるいは色相が変化してしまう，いわゆる視角依存性の問題が生じていたことから，引用発明は，前記第２の３(2)ア記載の構成を有することにより，表示電極のエッジにおける斜め方向電界によって，画素の各辺で配向の水平方向の方角が指定されるとともに，配向制御窓のエッジ部における同様の指定作用に連続され，かつ，配向の方角が互いに異なる領域の境界が配向制御窓上に固定されるので，全画素にわたって均一かつ良好な画素分割が行われ，視野角が広がるという効果を奏するというものである。
３取消事由１（本件発明１の容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)相違点２の認定の誤りについて
ア本件審決の認定について
本件審決は，相違点２の認定の前提として，引用発明の層間絶縁膜と，本件発明１の絶縁膜及び層間絶縁膜とは，複数の薄膜トランジスタ，ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜である点で一致すると認定した。確かに，引用発明では，薄膜トランジスタとその電極ラインを覆う層間絶縁膜上に形成され，コンタクトホールを介してソース電極に接続された表示電極が設けられているものであるから，引用発明の層間絶縁膜は，薄膜トランジスタとその電極ライン及びソース電極の上であって，かつ，表示電極の下に形成されるものである。しかし，本件発明１の層間絶縁膜は，「薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成され」，また，「薄膜トランジスタのソース電極は，前記層間絶縁膜上に形成されるとともに，前記層間絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続され」るものであるから（請求項１），本件発明１の層間絶縁膜は，薄膜トランジスタのソース電極の下に形成されるものである。他方，本件発明１の絶縁膜は，「前記複数の薄膜トランジスタ，ゲートラインおよびドレインラインを覆」い，「絶縁膜は，前記薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され，前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であり」，さらに，「前記画素電極は該平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，前記平坦化絶縁膜の開口部を介して前記ソース電極に接続され」るものであるから（請求項１），薄膜トランジスタ，ゲートライン，ドレインライン及びソース電極の上であって，かつ，画素電極の下に形成されるものである。
そうすると，引用発明の層間絶縁膜は，本件発明１の絶縁膜に相当するものであって，本件発明１の絶縁膜及び層間絶縁膜に相当するものではない。したがって，引用発明の層間絶縁膜と，本件発明１の絶縁膜及び層間絶縁膜とは，複数の薄膜トランジスタ，ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜である点で一致するとした本件審決の認定は誤りであるといわなければならない。
イ認定されるべき相違点について
(ア)前記アのとおり，引用発明の層間絶縁膜は，本件発明１の絶縁膜に相当するところ，本件発明１と引用発明とを対比すると，本件発明１と引用発明とは，以下の点で相違する（以下「本件相違点」という。）。
本件発明１は，絶縁膜が，薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であり，薄膜トランジスタのソース電極は層間絶縁膜上に形成されるとともに，層間絶縁膜に開けられた開口部を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続され，画素電極は平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極に接続されているのに対して，引用発明は，このような層間絶縁膜を有しておらず，薄膜トランジスタとその電極ラインを覆う層間絶縁膜が，表示電極を薄膜トランジスタとその電極ラインから十分に離すために，厚く，少なくとも１μｍ以上とするものであるが，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるか否か明らかではなく，薄膜トランジスタのソース電極が，層間絶縁膜上に形成されているものではなく，表示電極が平坦化絶縁膜上に形成されているものではない点
(イ)原告の主張について
原告は，引用発明の層間絶縁膜は，「薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜」に相当するとして，本件発明１の絶縁膜と引用発明の層間絶縁膜との間には，平坦化の点で実質的な差異はないと主張する。
しかしながら，本件明細書（【００１１】【００２２】）の記載（前記１(1)イ，エ）からすると，本件発明１の平坦化絶縁膜は，薄膜トランジスタの段差に起因した凹凸による液晶の配向変化に影響を及ぼさない程度に，その表面が平坦化されているものであると認められる。
他方，引用例には，層間絶縁膜について，膜厚を少なくとも１μｍ以上にすることにより，表示電極が，薄膜トランジスタとその電極ラインから十分に離され，液晶の配向がこれらの電界の影響を受けて乱れることがなくなり，表示電極エッジ及び配向制御窓により，配向制御が効果的に行われることは記載されているものの（【００２８】～【００２９】），層間絶縁膜の表面を平坦化させることについては何らの記載も示唆もない。
また，仮に，原告の主張のとおり，層間絶縁膜により薄膜トランジスタの段差に起因した凹凸が緩和されているとしても，この層間絶縁膜の表面が，液晶の配向変化に影響を及ぼさない程度に平坦化されているかどうかは明らかでない。したがって，引用発明の層間絶縁膜は，本件発明１にいう「薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜」に相当するとはいえず，原告の主張は採用できない。
(2)周知例等の記載について
周知例等には，概略，次の記載がある。
アアクティブマトリックス液晶表示装置に関する周知例４（甲６）について(ア)図１は，本発明に係わる反射型液晶表示装置の断面図を示す図である。同図において，基板の表面を酸化して絶縁膜を成膜し，その上にＴＦＴ用の多結晶シリコン又はアモルファスシリコンを成膜し，通常のＭＯＳトランジスタと同様な方法でＴＦＴのゲート，ドレイン，ソースを形成する。ＴＦＴのソースに信号線を，ドレインに信号保持用の容量の端子を配線し，その上を層間絶縁膜で覆い，層間絶縁膜の表面を平坦にした後，光反射用の画素電極（反射電極）を形成する（【００１１】。）
【図１】


(イ)本発明のアクティブマトリックス液晶表示装置は，水平配向液晶のみならず垂直配向液晶も使用できる（【００１６】【００１７】）。イ液晶表示パネルに関する周知例７（甲９）について(ア)図２のＴＦＴの表面側には，シリコン酸化膜からなる下層側層間絶縁膜が堆積されており，それには第１の接続孔と第２の接続孔とが開口されている。そのうちの第１の接続孔を介して，アルミニウム層からなるデータ線がソースに導電接続している。一方，第２の接続孔を介しては，画素電極と同じく導電性及び光透過性の材料としてのＩＴＯからなる積み上げ電極層がドレインに導電接続している。下層側層間絶縁膜の表面は，ＴＦＴの形状に対応して凹凸が反映されているが，積み上げ電極層は，ＴＦＴが形成されていない平坦な領域にまで拡張形成されている。したがって，この領域における積み上げ電極層の表面は平坦になっている（【００１６】【００１７】）。
(イ)この液晶表示パネルにおいては，透明基板の表面側に，シリコン酸化膜からなる上層側層間絶縁膜が形成されており，その表面側に画素電極が形成されている。画素電極は，上層側層間絶縁膜の接続孔を介して積み上げ電極層に導電接続している。上層側層間絶縁膜としてはポリイミド層などを用いることにより，その表面を平坦化して，液晶の配向性をより高めてもよい（【００１８】）。ウアクティブマトリクス液晶表示装置に関する周知例８（甲１０）について(ア)図１は本発明に係るアクティブマトリクス表示装置の具体的な構成を示す部分断面図であり，駆動基板には薄膜トランジスタ，画素電極及び信号配線などが集積形成されている（【０００７】）。
(イ)本発明の特徴要素である信号配線は下側金属層と上側金属層を重ねた積層構造となっている。この信号配線は層間絶縁膜の上にパタニング形成されている。すなわち，薄膜トランジスタは層間絶縁膜により被覆されており，信号配線はこの層間絶縁膜に開口したコンタクトホールを介して薄膜トランジスタのソース領域に電気接続している。図１のように薄膜トランジスタをスイッチング素子として用いる場合には，これらの下側金属層及び上側金属層を介してドレイン領域が画素電極と電気接続するようになっている。なお，本例では信号配線と画素電極はアクリル樹脂などからなる平坦化膜により互いに絶縁されている（【０００９】）。
エ液晶表示装置に関する甲２８について
(ア)一般に，電圧の印加により液晶の配向を制御し，複屈折の変化により透過光を変調したものは，ＥＣＢ方式と呼ばれる。特に，垂直配向ＥＣＢ方式は，両基板表面に垂直配向処理を施し，液晶層として負の誘電率異方性を有したネマチック相を用いた垂直配向構造のセルを，直交偏光子間に配置した構成である（【０００６】）。
(イ)垂直配向ＥＣＢ方式では，電圧印加時に，セル内の横方向電界や基板表面の凹凸により液晶ディレクターの傾斜方角がばらつく。このため，視角依存性が高まるとともに，互いに傾斜方角の異なる領域の境界線に沿った帯状に透過率が変化し表示に悪影響を及ぼしていた。このような透過率の異常な帯状領域はディスクリネーションと呼ばれ，ディスクリネーションが多発すると，画面にざらつきが生じたり，画面が暗くなったりするなどの問題を招いていた（【０００８】）。オカラー表示装置に関する周知例１（甲３）について(ア)本発明は，画素電極を駆動するスイッチング素子が形成された駆動基板側にカラーフィルタを備えた構造を有するアクティブマトリクス型のカラー表示装置に関する（【０００１】）。
(イ)図５に示す従来構造では，下地のカラーフィルタの凹凸の影響を受け画素電極に段差が生じるため，これが液晶の配向乱れ，ディスクリネーション，リバースチルトドメイン等を引き起す原因ともなっていた（【０００４】）。(ウ)本発明にかかるオンチップカラーフィルタ構造では，カラーフィルタを含む第二層と該カラーフィルタに整合配置した画素電極を含む第四層との間に，スイッチング素子及びカラーフィルタの凹凸を埋める平坦化膜からなる第三層が介在している。すなわち，カラーフィルタは平坦化膜により保護された構造となっており，この平坦化膜の上に画素電極がパタニング形成される。したがって，画素電極は極めて平滑な表面を有する平坦化膜の上に形成されるので，従来問題となっていたエッチング残り等が生じない。さらに画素電極の表面状態もほぼ平らになるので，従来問題となっていた液晶の配向乱れ，ディスクリネーション，リバースチルトドメイン等も発生しない（【０００７】）。
カ液晶表示素子に関する周知例３（甲５）について(ア)この発明は，薄膜トランジスタにより駆動される液晶表示素子に関するものである。
(イ)第３図は実施例３を示す断面図である。この液晶表示素子は，薄膜トランジスタ形成側の基板上に，薄膜トランジスタを覆って平坦化するレベリング層を形成して構成したので，薄膜トランジスタ部でのギャップと表示部のギャップとの差がほとんどなくなり，スペーサ粒子を介して２枚の基板を接合した際に薄膜トランジスタが破損するおそれがなく，基板間のギャップを均一化することができる。さらに，表示面のコントラストを均一にすることもできる。
(3)本件相違点の容易想到性について
ア本件相違点に係る本件発明１の構成について
上記(2)アないしウの各記載からすると，本件出願当時，薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜が薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され，薄膜トランジスタのソース電極は層間絶縁膜上に形成されるとともに，層間絶縁膜に開けられた開口部を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続され，画素電極は平坦化絶縁膜上に形成されるとともに，平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極に接続されている構成（本件相違点に係る本件発明１の構成）は，周知であったということができる。イ引用発明に上記周知の構成を適用する動機付けの有無について(ア)上記(2)エの記載からすると，液晶表示装置において，「基板表面の凹凸」により液晶ディレクターの傾斜方角がばらつき，これにより，ディスクリネーションが発生することは周知の課題であると認められるところ，上記「基板表面の凹凸」として，薄膜トランジスタに起因する凹凸が含まれることは，当業者にとって自明である。これを引用発明についてみると，前記(1)イ(イ)のとおり，引用発明の層間絶縁膜は，「薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように，その表面が平坦化される平坦化絶縁膜」に相当するものではないから，薄膜トランジスタに起因する凹凸が生じていることは明らかであり（なお，被告も，引用発明の層間絶縁膜が本件発明１にいう「平坦化」したものでないことを争っていない。），引用発明においても，薄膜トランジスタに起因する凹凸により負の誘電率異方性を有する液晶の配向がばらつき，それによってディスクリネーションが発生するという課題を有しているものと認められる。


平成２９年３月１０日宣告
平成２８年（わ）第１９６号
主文
被告人両名をそれぞれ懲役９年に処する。
被告人両名に対し，未決勾留日数中各１８０日を，それぞれその刑に算入する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人両名は，広島県呉市a町b番c号所在の被告人両名方において，長男であるＡ（平成２７年６月８日生。以下「被害者」という。）と同居し，かつ，その親権者として，被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任を負うものであるが，平成２８年２月２０日過ぎ頃には，被害者が衰弱してやせ細り，その栄養状態が悪化していたのを認めたのであるから，十分な食事を与えるとともに，適切な医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず，共謀の上，その頃から同年３月２日頃までの間，被害者に十分な食事を与えず，かつ，適切な医療措置を受けさせることもなく放置し，もって被害者の生存に必要な保護をせず，よって，その頃，同所において，被害者を呼吸・循環不全により死亡させたものである。
（証拠の標目）
省略
（法令の適用）
被告人両名の判示所為はいずれも刑法６０条，２１９条（２１８条）に該当するので，同法１０条により同法２１８条所定の刑と同法２０５条所定の刑とを比較し，重い傷害致死罪の刑により処断することとし，その所定刑期の範囲内で被告人両名をそれぞれ懲役９年に処し，被告人両名に対し同法２１条を適用して未決勾留日数中各１８０日をそれぞれその刑に算入し，訴訟費用は，刑訴法１８１条１項ただし書を適用して被告人両名に負担させないこととする。
（量刑の理由）
１被告人ら夫婦は，生後わずか約８か月の乳児である被害者が衰弱してやせ細っていたにもかかわらず，到底十分とはいえない量の粉ミルク等を与えただけで，医療機関を受診させることも一切せずに放置した結果，被害者を栄養不良に起因する呼吸・循環不全により死亡させるという取り返しのつかない事態を招いたものである。死亡した被害者の体重が，同じ月齢にある乳児の平均体重の約半分しかなかったことからみても，被告人ら夫婦は，親として当然に果たすべき責任を放棄していたものといわざるを得ない。
２本件犯行の経緯等をみても，被告人ら夫婦は，平成２７年１２月末に犯行現場となった２階建ての借家に転居して以来，被害者を１階和室の片隅に寝かせ，自分たちは主に２階で生活する中で，平成２８年１月下旬頃から被害者に与える粉ミルクの量を減らし始めて，その栄養状態を悪化させるに至っている。同年２月以降も，生活保護費を受給するなどした際に十分な量の粉ミルクを買うことは簡単にできたはずであり，適切な医療措置を受けさせることを含めて，被害者の生存に必要な保護を与えることに困難があったとの事情はうかがわれない。この点，被告人Ｂの弁護人は，被告人Ｂが患っていた統合失調感情障害や軽度の知的障害の影響を指摘するが，これらの障害が本件に影響を及ぼすものでなかったことは，Ｃ医師がその旨証言しているほか，被告人Ｂが生活保護の申請手続等を自分でこなしていることなどからみても明らかである。また，被告人Ｄの弁護人は，被告人Ｄが誰にも相談できないまま焦燥し，追い詰められていった旨主張するが，そもそも，被告人Ｄが被害者のために事態を打開しようと真剣に考え，周囲に相談するなどして主体的に行動しようとした形跡はうかがわれない。被告人らは，また，被害者の医療費が無料になることを知らなかったために医者に診せることができなかったともいうが，生活保護費を受給するようになってから自分たちが通う歯科医の診療代を払わずに済んでいたのに，子供の医療費が無料になるとは思っていなかったということ自体そもそも不自然であるし，子供の医療費について調べようともしておらず，医者に診せる気が本当にあったかも疑わしい。むしろ，被告人ら夫婦の生活ぶりは，受給した生活保護費をレンタカー代や自分たちの趣味，嗜好等に気兼ねなく使うなどしていた一方で，被害者を極めて不衛生な環境に置くなど，被害者のことを後回しにして自分たちのことを優先していた面が強く，被害者の生存に必要な保護を与えなかったのは，愛情を持って子供を育て，その健康を気遣い，命を守ろうとする親としての自覚や責任感の乏しさに由来するものと考えざるを得ない。犯行の経緯等にも酌むべきものは乏しく，被告人らはいずれも厳しい非難を免れない。
３そこで，刑の公平性の見地から，同種事案の量刑傾向を踏まえて，以上のような本件の犯情をみると，本件は，同種事案の中でも重い部類に属する事案であるといえる。その他の事情をみても，被告人らはそれぞれ反省の言葉を述べてはいるものの，自分たちが犯した罪の重さと真剣に向き合い，内省を深めているとは認められない。被告人Ｄについては，前科前歴がなく，実母や友人が社会復帰後の支援を申し出ていることなどの事情も認められるが，これらも被告人Ｂとの間で責任の重さを違えるほどの事情とは認められない。その他，被告人らの成育環境等に不遇な面があったことなどを併せ考慮しても，被告人らに対しては，それぞれの責任の重さに見合った刑として，いずれも主文のとおりの刑を科するのが相当であると判断した。
（求刑被告人両名とも懲役１０年）
平成２９年３月１５日
広島地方裁判所刑事第１部
裁判長裁判官   小   川   賢   司
裁判官   髙   森   宣   裕
裁判官   下   村   有   朋


平成２４年１月３１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２０年（ワ）第２７９２０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１０月２５日
判        決
東京都葛飾区＜以下略＞
原            告      株式会社オビツ製作所
訴訟代理人弁護士      寺内    從道
補佐人弁理士          岩木    謙二
京都市下京区＜以下略＞
被            告      株式会社ボークス
訴訟代理人弁護士      伊原    友己
同                    加古    尊温補佐人弁理士          安藤    順一同                    上村    喜永
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録１及び２記載の各製品を製造し，販売し，又は販売のために所持してはならない。
２被告は，その所有する前項記載の各製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，５０００万円及びこれに対する平成２０年１１月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許第３７６１５２３号（以下，この特許を「本件特許１」，この特許権を「本件特許権１」という。）及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許第３９２６８２１号（以下，この特許を「本件特許２」，この特許権を「本件特許権２」という。）の特許権者である原告が，被告による別紙物件目録１及び２記載の各製品（以下，別紙物件目録１記載の製品を「イ号製品」，同目録２記載の製品を「ロ号製品」といい，これらを総称して「被告各製品」という。）の製造，販売等が本件特許権１及び２（以下，これらを併せて「本件各特許権」といい，また，本件特許１と本件特許２を併せて「本件各特許」という。）の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告各製品の製造，販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア原告は，玩具及びかつらの製造，販売及びリース業務等を目的とする株式会社である。
イ被告は，各種模型及び玩具の卸し・小売販売及び中古品の売買等を目的とする株式会社である。
(2)特許庁における手続の経過等
ア本件特許１
(ア)原告は，平成１５年１月２２日，発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする発明について特許出願（特願２００３－１３７７５号。以下「本件出願１」という。）をし，平成１８年１月２０日，本件特許権１の設定登録（請求項の数１０）を受けた。
(イ)ａ被告は，平成２２年２月１９日，本件特許１について無効審判請求（無効２０１０－８０００２８号事件）をした。
原告は，上記無効審判において，同年５月１０日，本件特許１の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求（以下「第１次訂正」という。）をした。
特許庁は，同年１０月２７日，第１次訂正を認めた上で，本件特許１の請求項１に係る発明についての特許を無効とするとの審決（以下「本件特許１の第１次審決」という。）をした（乙８７）。これに対し原告は，同年１２月８日，本件特許１の第１次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２２年（行ケ）第１０３８４号事件）を提起した後，平成２３年１月１２日，本件特許１の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判請求（訂正２０１１－３９０００２号事件）をした。
知的財産高等裁判所は，同年２月２３日，特許法１８１条２項に基づき，事件を審判官に差し戻すため，本件特許１の第１次審決を取り消す旨の決定をした。
ｂ差戻し後の無効２０１０－８０００２８号事件において，原告は，平成２３年３月２２日，本件特許１の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求（以下「第２次訂正」という。）をした。この結果，特許法１３４条の３第４項により，前記ａの訂正審判請求は取り下げられたものとみなされ，また，同法１３４条の２第４項により，第１次訂正も取り下げられたものとみなされた。
その後，特許庁は，同年９月７日，第２次訂正を適法と認めた上で，第２次訂正後の請求項１に係る発明について請求人（被告）主張の無効理由はいずれも認められないとして，「平成２３年３月２２日付け訂正請求書による訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件特許１の第２次審決」という。）をした（甲７６）。
これに対し被告は，同年１０月５日，本件特許１の第２次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２３年（行ケ）第１０３１７号事件）を提起し，同訴訟は，現在同裁判所に係属中である。
イ本件特許２
(ア)原告は，平成１４年４月２３日にした特許出願（特願２００２－１２１３２６号）の一部を分割して，平成１７年２月１日，発明の名称を「可動人形用胴体」とする発明について特許出願（特願２００５－２５３３６号。以下「本件出願２」という。）をし，平成１９年３月９日，本件特許権２の設定登録（請求項の数２）を受けた。
(イ)ａ被告は，平成２０年１０月２１日，本件特許２について無効審判請求（無効２００８－８００２１３号事件）をした。
特許庁は，平成２２年３月１９日，原告が平成２１年１１月１８日付けでした訂正請求による特許請求の範囲等の訂正を認めないとした上で，本件特許２の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とするとの審決（以下「本件特許２の第１次審決」という。）をした（乙７５）。
原告は，平成２２年４月３０日，本件特許２の第１次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２２年（行ケ）第１０１３６号事件）を提起した。


その上で，原告は，同年５月２１日，本件特許２の請求項１及び２に係る特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判請求（訂正２０１０－３９００４９号事件）をした(甲４０）。
特許庁は，同年６月２１日，本件特許２の特許請求の範囲及び明細書を上記訂正審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲及び訂正明細書のとおり訂正することを認める旨の審決をし，同審決は，同年７月１日に確定した（以下，この審決を「本件訂正審決」といい，本件訂正審決による訂正を「本件訂正」という。）。この結果，特許法１２８条により，本件特許２は，当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされ，その特許権の設定登録がされたものとみなされた。
ｂ知的財産高等裁判所は，平成２２年７月１６日，特許法１８１条２項に基づき，事件を審判官に差し戻すため，本件特許２の第１次審決を取り消す旨の決定をした。
特許庁は，同年９月１５日，本件訂正後の請求項１及び２に係る発明について請求人（被告）主張の無効理由及び職権で通知した無効理由はいずれも認められないとして，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件特許２の第２次審決」という。）をした（甲４１）。なお，本件特許２の第２次審決について，被告は，その出訴期間内に審決取消訴訟を提起しなかった。
(ウ)被告は，平成２２年１１月２６日，本件特許２について無効審判請求（無効２０１０－８００２１６号事件）をした。
特許庁は，平成２３年７月１日，原告が同年２月１５日付けでした訂正請求による特許請求の範囲等の訂正は不適法であるとした上で，本件特許２の請求項１及び２に係る発明（本件訂正後のもの）について請求人（被告）主張の無効理由はいずれも認められないとして，「訂正を認めない。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件特許２の第３次審決」という。）をした（甲７５）。
これに対し被告は，同年８月５日，本件特許２の第３次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２３年（行ケ）第１０２５５号事件）を提起し，同訴訟は，現在同裁判所に係属中である。
(3)発明の内容
ア本件特許１
(ア)本件特許１の設定登録時の特許請求の範囲は，請求項１ないし１０から成り，その請求項１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」という。）。
「【請求項１】
ソフトビニル製の外皮と，該外皮とは別体で，かつ該外皮によって覆われてソフトビニル製大型人形を構成する骨格構造であって，左右の脚部骨格と，該左右の脚部骨格に連結される腰部骨格と，該腰部骨格に連結される胴部骨格と，該胴部骨格と連結される左右の腕
部骨格で一連の人形骨格群を構成し，
前記胴部骨格は，腰部骨格と連結される腹骨格部と，該腹骨格部と連結される胸骨格部からなる複数骨格によって駆動可能に構成され
ており，
腹骨格部は，その一端側に腰部骨格連結部を備えるとともに，他端
側に胸部骨格連結部を備え，
前記腰部骨格連結部は，腹骨格部との連結部において揺動可能に連結されるとともに，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に
回動可能に嵌合される第一嵌入杆を備え，
前記胸部骨格連結部は，腹骨格部との連結部において揺動可能に連結されるとともに，胸骨格部に備えた嵌合穴に回動可能に嵌合される第二嵌入杆を備えたことを特徴とするソフトビニル製大型可動人形の骨格構造。」
(イ)本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。
Ａソフトビニル製の外皮と，
Ｂ該外皮とは別体で，かつ該外皮によって覆われてソフトビニル製大
型人形を構成する骨格構造であって，
Ｃ左右の脚部骨格と，
Ｄ該左右の脚部骨格に連結される腰部骨格と，
Ｅ該腰部骨格に連結される胴部骨格と，
Ｆ該胴部骨格と連結される左右の腕部骨格で
Ｇ一連の人形骨格群を構成し，
Ｈ前記胴部骨格は，腰部骨格と連結される腹骨格部と，該腹骨格部と連結される胸骨格部からなる複数骨格によって駆動可能に構成され
ており，
Ｉ腹骨格部は，その一端側に腰部骨格連結部を備えるとともに，他端
側に胸部骨格連結部を備え，
Ｊ前記腰部骨格連結部は，腹骨格部との連結部において揺動可能に連結されるとともに，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に
回動可能に嵌合される第一嵌入杆を備え，
Ｋ前記胸部骨格連結部は，腹骨格部との連結部において揺動可能に連結されるとともに，胸骨格部に備えた嵌合穴に回動可能に嵌合される
第二嵌入杆を備えたことを特徴とする
Ｌソフトビニル製大型可動人形の骨格構造。
イ本件特許２
(ア)本件訂正後の特許請求の範囲は，請求項１及び２から成り，その請求項１の記載は，次のとおりである（以下，本件訂正後の請求項１に係る発明を「本件発明２」といい，また，本件発明１と本件発明２を併せて「本件各発明」という。）。
「【請求項１】
少なくとも上半身部品と下半身部品が別成形されると共に，前記上半身部品と下半身部品とが，揺動可能，かつ分離・組み立て可能に連
結される可動人形用胴体であって，
前記上半身部品は，スラッシュ成形により接合線なく一体成形され，かつ下端に開口を設けた塩化ビニル樹脂製の中空の軟質製本体
と，
該軟質製本体内に嵌入して内装される硬質合成樹脂製の芯材とで
構成され，
前記芯材は，下半身部品と揺動可能かつ分離・組み立て可能に連結
する下半身連結部材を備え，
前記下半身連結部材は，下半身部品の上端と対向し，前記軟質製本
体下端の開口に位置して備えられ，


前記下半身部品は，前記軟質製本体下端の開口と対向する上端を開放し，外表面にネジ穴や接合線を有しない一体成形された腰部本体
と，
前記腰部本体内に備えられ，前記下半身連結部材を差し込み連結可
能な上半身部品連結構造とを備え，
前記上半身部品連結構造は，前記下半身連結部材と対向し，前記腰
部本体の開放部位に位置して備えられ，
前記下半身連結部材と前記上半身部品連結構造は，円柱状の棹部と，該棹部を嵌合し，かつ上下方向で差込み連結かつ引き抜き分離可
能な円筒状の差込み穴とによって構成され，
前記上半身部品と前記下半身部品は，軟質製本体下端の開口と腰部本体の開放部位にそれぞれ位置している前記棹部と前記差込み穴との上下方向の差込み又は引き抜きのみによって着脱自在に連結されることを特徴とする可動人形用胴体。」
(イ)本件発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。Ａ少なくとも上半身部品と下半身部品が別成形されると共に，前記上半身部品と下半身部品とが，揺動可能，かつ分離・組み立て可能に連
結される可動人形用胴体であって，
Ｂ前記上半身部品は，スラッシュ成形により接合線なく一体成形され，かつ下端に開口を設けた塩化ビニル樹脂製の中空の軟質製本体
と，
Ｃ該軟質製本体内に嵌入して内装される硬質合成樹脂製の芯材とで
構成され，
Ｄ前記芯材は，下半身部品と揺動可能かつ分離・組み立て可能に連結
する下半身連結部材を備え，
Ｅ前記下半身連結部材は，下半身部品の上端と対向し，前記軟質製本
体下端の開口に位置して備えられ，
Ｆ前記下半身部品は，前記軟質製本体下端の開口と対向する上端を開放し，外表面にネジ穴や接合線を有しない一体成形された腰部本体
と，
Ｇ前記腰部本体内に備えられ，前記下半身連結部材を差し込み連結可
能な上半身部品連結構造とを備え，
Ｈ前記上半身部品連結構造は，前記下半身連結部材と対向し，前記腰
部本体の開放部位に位置して備えられ，
Ｉ前記下半身連結部材と前記上半身部品連結構造は，円柱状の棹部と，該棹部を嵌合し，かつ上下方向で差込み連結かつ引き抜き分離可
能な円筒状の差込み穴とによって構成され，
Ｊ前記上半身部品と前記下半身部品は，軟質製本体下端の開口と腰部本体の開放部位にそれぞれ位置している前記棹部と前記差込み穴との上下方向の差込み又は引き抜きのみによって着脱自在に連結され
ることを特徴とする
Ｋ可動人形用胴体。
(4)被告の行為等
ア被告は，被告各製品を製造及び販売し，また，販売のために所持している。
イ被告各製品のうち，イ号製品の構成は，別紙イ号製品説明書及び別紙イ号製品の構成図(1)ないし(3)記載のとおりであり，ロ号製品の構成は，別紙ロ号製品説明書及び別紙ロ号製品の構成図(1)ないし(3)記載のとおりである。
なお，別紙イ号製品及び別紙ロ号製品の上記各構成図(1)は，被告各製品の外皮の上に骨格部をオーバーラップさせて表記した図面であり，上記各構成図(2)及び(3)は，被告各製品の骨格部を構成する部材を分解した図面である。
ウ(ア)イ号製品は，本件発明１の構成要件ＡないしＧ及びＩを充足し，また，ロ号製品は，本件発明１の構成要件Ａ，ＣないしＧ及びＩを充足する。
(イ)被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｋを充足する。
３争点
(1)本件の争点は，被告各製品が本件各発明の技術的範囲にそれぞれ属するか否か（争点１），本件各発明に係る本件各特許に特許無効審判により無効にされるべき理由があり，原告の本件各特許権の行使が特許法１０４条の３第１項により制限されるか否か（争点２），被告が賠償すべき原告の損害額（争点３）である。
(2)なお，争点２に関し念のため付言するに，原告は，本件訴訟の中で，被告各製品が，第２次訂正後の本件特許１の請求項１に係る発明及び平成２３年２月１５日付け訂正請求による訂正後の本件特許２の請求項１に係る発明の技術的範囲にそれぞれ属する旨の主張もしているが，上記主張は，上記各訂正により争点２で被告が主張する各無効理由が解消されたことの具体的な理由の主張を伴うものではないことに照らすと，その主張自体，本件各特許権に基づく権利行使の制限を否定する対抗主張に当たるものとは認められないので，このような対抗主張の成否は，本件の争点とはいえない。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件各発明の技術的範囲の属否）について
(1)原告の主張
ア本件発明１について
(ア)イ号製品
イ号製品は，本件発明１の構成要件をすべて充足するか又は仮に構成要件Ｊを充足しないとしても，本件発明１と均等なものとして，本件発明１の技術的範囲に属する。
ａ構成要件充足性
イ号製品が本件発明１の構成要件ＡないしＧ及びＩを充足することは，前記争いのない事実等(4)ウ(ア)のとおりであるところ，イ号製品は，以下のとおり，構成要件Ｈ及びＪないしＬを充足するから，本件発明１の構成要件をすべて充足する。
(ａ)構成要件Ｈの充足
イ号製品の胴部骨格は，腹部骨格と胸部骨格から構成され，腹部骨格は腰部骨格に，胸部骨格は腹部骨格にそれぞれ連結しており，かつ，それぞれの部位に連結部があって，各連結部において駆動可能に構成されている。


この点に関し被告は，後記のとおり，構成要件Ｈにおける「駆動」との用語が，「モーター等の動力によって動くこと」を意味するとした上で，イ号製品の胴部骨格はそのような構成を欠く旨主張するが，上記「駆動」とは，「力を加えれば動くこと」を意味するものであって，モーター等の駆動力を用いるものに限定すべき根拠はないから，被告の上記主張には理由がない。
したがって，イ号製品は，本件発明１の構成要件Ｈを充足する。
(ｂ)構成要件Ｊの充足
①イ号製品の腹部骨格の一端側にある腰部用連結部は，構成要件Ｊの「腰部骨格連結部」に当たり，また，イ号製品の腰部用連結部にある嵌合部は，腰部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けに嵌合されている。
しかるところ，構成要件Ｊにいう「揺動」が，「前後方向に揺れ動くこと」，「左右方向に揺れ動くこと」若しくは「上下方向に揺れ動くこと」のいずれかの動き又は任意の動きの組み合わせからなる動きを意味することは，当業者の常識に照らして明らかである。
そして，イ号製品の腰部用連結部は，腹部骨格との連結部において，前後方向及び左右方向に揺れ動くことが可能な状態で連結されているから，構成要件Ｊの「腹部骨格との連結部において揺動可能に連結される」構成を有している。
したがって，イ号製品は，本件発明１の構成要件Ｊのうち，「前記腰部骨格連結部は，腹骨格部との連結部において揺動可能に連結されるとともに，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に嵌合される第一嵌入杆を備え」との部分を充足する。②次に，イ号製品においては，腰部用連結部の嵌合部が腰部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けに嵌合されるに当たり，回動しないような規制が施されていることからすると，イ号製品の腰部用連結部は，「嵌合穴に嵌合される第一嵌入杆」を備えているものの，その「第一嵌入杆」は，「回動可能」に嵌合されるものとはいえない。
しかし，イ号製品は，被告が従前製造及び販売していた構成要件Ｊの「回動可能に嵌合される第一嵌入杆」を備えた製品について，第一嵌入杆を回動しないように規制する設計変更がされたものであり，この設計変更は，イ号製品の回動可能箇所を本件発明１より１箇所少なくすることによって本件特許権１の侵害の責めを回避するための改変にすぎないから，これをもって本件特許権１を侵害していないとすることは，当事者の公平の理念に反するものといえる。
したがって，イ号製品は，「腰部骨格連結部」が「回動可能に嵌合される第一嵌入杆」を備えるとの構成を実質上充足するものと解すべきであるから，本件発明１の構成要件Ｊを充足する。
(ｃ)構成要件Ｋの充足
イ号製品の腹部骨格の一端側にある胸部用連結部は，構成要件Ｋの「胸部骨格連結部」に当たるところ，腹部骨格との連結部において，前後方向及び左右方向に揺れ動くことが可能な状態で連結されているから，上記胸部用連結部は，腹部骨格との連結部において揺動可能に連結されている。
また，イ号製品の上記胸部用連結部にある嵌合部は，胸部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けに回動可能な状態で嵌合されている。
したがって，イ号製品は，本件発明１の構成要件Ｋを充足する。
(ｄ)構成要件Ｌの充足
イ号製品は，ソフトビニル製外皮からなる全高５８０㎜の可動人形であるから，その骨格構造は，「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造」に該当する。
この点に関し被告は，後記のとおり，構成要件Ｌの「ソフトビニル製」との文言は，人形の骨格部の材質をも含めて規定しているものと解し得るとした上で，イ号製品の骨格部がソフトビニル製ではないことから，構成要件Ｌを充足しない旨主張する。
しかしながら，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）をみると，「ソフトビニル製の外皮」（構成要件Ａ），「骨格構造」は，「該外皮」と「別体」（構成要件Ｂ）との記載があること，本件出願１の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「本件明細書１」という。甲１）の段落【０００９】に，「各骨格Ａ乃至Ｅの材質は，ＡＢＳ樹脂，その他の樹脂，若しくは金属製など任意に選択される。」との記載があることからすると，構成要件Ｌの「ソフトビニル製」との文言が，人形の外皮の材質のみを規定したものであることは明らかであるから，被告の上記主張には理由がない。したがって，イ号製品は，本件発明１の構成要件Ｌを充足する。
ｂ均等侵害
イ号製品においては，腰部用連結部の嵌合部が腰部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けに嵌合されるに当たり，回動しないような規制が施されており，イ号製品の腰部用連結部は，「回動しないように規制されて嵌合される第一嵌入杆」を備えている点で，構成要件Ｊの「回動可能に嵌合される第一嵌入杆」を備える「腰部骨格連結部」の構成と相違し，構成要件Ｊを充足しないとしても，次のとおり，イ号製品は，最高裁平成１０年２月２４日判決で示された均等の成立要件（５要件）をすべて充足しているから，本件発明１と均等なものとして，本件発明１の技術的範囲に属する。
(ａ)相違部分が本質的部分でないこと（第１要件）本件明細書１の「発明が解決しようとする課題」（段落【０００４】）及び「発明の効果」（段落【００３７】）の記載によれば，本件発明１の本質的部分は，従前の技術が人形の各部位をゴム紐で結んだり，針金で結んだりしていたため，人形に一定の所望する姿態を保持させたり，自立させたりすることができず，また，人形の素材が重くならざるを得ないという欠点があったことから，これらの課題を解決する方法として，人形全体を骨格構造（一連の骨格群）で支えることとした点にある。これに加えて，人形ができる限り人間に近い動きをすることが望ましいことから，本件発明１においては，人形の連結箇所の数箇所において揺動や回動をする構成も採用しているが，この点は，本件発明１の付加的な作用効果にすぎず，発明としての本質的部分に関係するものではない。


しかるところ，イ号製品においては，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）中に記載されている４箇所及び本件明細書１の実施例に記載されている１４箇所の合計１８箇所の揺動又は回動の動きをする構成のうちの１箇所である腰部骨格連結部の第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所のみを回動しない構成に置き換えているものにすぎないところ，本件発明１全体の技術的思想及び全体の構成からみれば，上記相違部分は，本件発明１の本質的部分であるとはいえない。
(ｂ)作用効果の同一性（置換可能性）（第２要件）本件発明１の構成要件Ｊの腰部骨格連結部における「回動可能に嵌合される第一嵌入杆」の構成を「回動しないように規制されて嵌合される第一嵌入杆」に置き換えた場合においても，本件発明１の作用効果，すなわち，人形全体を一連の骨格群で支えると同時に，できる限り人体の動きを擬して揺動，回動するように構成し，もって人形が自力で立ち，かつ一定の姿勢を保つことができるようにするとともに，従前の技術よりも軽量化と破損しにくさを実現するという作用効果を奏することができる。上述のように，本件明細書１に記載された合計１８箇所もある揺動や回動の動きをする構成のうちの１箇所にすぎない腰部骨格連結部の第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所を回動しない構成に置き換えたとしても，その作用効果は，本件発明１の作用効果とほぼ同一である。
(ｃ)置換容易性（第３要件）
本件発明１の構成要件Ｊの腰部骨格連結部における「回動可能に嵌合される第一嵌入杆」の構成を「回動しないように規制されて嵌合される第一嵌入杆」に置き換えることは，回るものを回らないものにするだけのことであり，特別高度な創意工夫を必要とするものではなく，人形製造業界が属する技術分野の当業者であれば，イ号製品の製造が開始された平成１６年ないし平成１７年当時，容易に想到することができたものである。
(ｄ)公知技術からの容易推考性の不存在
本件発明１が，本件出願時における公知の技術との関係で新規性，進歩性を有するものであることは，後記２(2)のとおりであるところ，イ号製品は，人形全体を一連の骨格群で支えるという技術的思想に基づき，かつ，人体の動きにできる限り擬するため本件発明１と   ほぼ同一箇所に   おいて揺動や回   動の動きを   するよう構成しながら，そのうちの一箇所である腰部骨格連結部の第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所を回動しない構成とした点において本件発明１と構成を異にするだけである。
被告は，後記のとおり，イ号製品の構成は，本件出願１の出願当時における公知技術である，株式会社バンダイ（以下「バンダイ」という。）の製造・販売に係る「LIMITEDMODELHG   SERIES11第３使徒サキエル」という商品名のプラモデル（乙６５の１ないし２０。以下「第１商品」という。）から容易に推考し得るものであった旨主張する。
しかしながら，第１商品は，以下の点において，本件発明１と相違し，これらの相違点に係る本件発明１の構成を備えていない点で，イ号製品とも相違するものであるところ，これらの相違点に係る構   成を第１商品に   適用することを   当業者が容   易に想到することができたものとはいえないから，被告の上記主張は，失当である。
（第１商品と本件発明１との相違点）
①第１商品は，「プラスチックキット」として販売されているものであって，所定の目的・作用効果を発揮するための構成を備えた「可動人形」(構成要件Ｌ)ではない点において，本件発明１と相違する。
②本件発明１の骨格構造によれば，本件発明１に係る可動人形は自立できるものであるが，第１商品は自立できないものであるから，この点において，本件発明１と相違する。
③第１商品は，「骨格構造」が「外皮」を「着る」又は「取り付ける」だけであり，「外皮」に覆われてはおらず，足首部や手首部は「外皮」からはみ出している。
したがって，第１商品は，「外皮に覆われ」た「骨格構造」（構成要件Ｂ）ではない点において，本件発明１と相違する。④第１商品は，「ソフトビニル製大型人形」(構成要件Ｂ，Ｌ)とはいえず，また，一般に「可動人形」（構成要件Ｌ）と称される範疇のものともいえない点において，本件発明１と相違する。⑤第１商品は，「腹骨格部」の「他端側に胸部骨格連結部を備え」との構成（構成要件Ｉ）を備えていない点において，本件発明１と相違する。
⑥第１商品は，「腰部骨格連結部」が「腹骨格部」との連結部において「揺動可能」に連結されるとの構成（構成要件Ｊ）を備えていない点において，本件発明１と相違する。
⑦第   １商品   は，「胸部骨格連結部」を有しておらず，そのため，「胸部骨格連結部」が「腹骨格部」との連結部において「揺動可能」に連結されるとの構成（構成要件Ｋ）を備えていない点において，本件発明１と相違する。
(ｅ)意識的除外の不存在（第５要件）
本件特許１の出願経過をみても，腰部骨格連結部の第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所を回動しないように規制した構成が，特許請求の範囲（請求項１）から意識的に除外されたという事情は認められない。
(ｆ)小括
以上によれば，イ号製品は，本件発明１と均等なものとして，その技術的範囲に属する。
(イ)ロ号製品
ロ号製品は，本件発明１の構成要件をすべて充足するか又は仮に構成要件Ｊを充足しないとしても，本件発明１と均等なものとして，本件発明１の技術的範囲に属する。
ａ構成要件充足性
ロ号製品が本件発明１の構成要件Ａ，ＣないしＧ及びＩを充足することは，前記争いのない事実等(4)ウ(ア)のとおりであるところ，ロ号製品は，以下のとおり，構成要件Ｂ，Ｈ及びＪないしＬを充足するから，本件発明１の構成要件をすべて充足する。
(ａ)構成要件Ｂの充足


ロ号製品は，ソフトビニル製の外皮とは別体で，かつ，当該外皮によって覆われた人形を構成する人形骨格群を有する。また，ロ号製品は，ソフトビニル製外皮からなる全高３７０㎜（３７cm）の人形であるところ，本件明細書１の段落【０００１】における「本明細書において「大型」とは，例えば全高６０cm程度以上の人形をいうが，特に限定はされず，一般的な３０cm程度の人形よりも大きい人形の全てをいう。」との記載によれば，構成要件Ｂにおける「大型人形」が，３０cm程度の人形よりも大きい人形のすべてを意味することは明らかであるから，全高３７cmのロ号製品は，構成要件Ｂの「大型人形」に当たる。
以上によれば，ロ号製品は，本件発明１の構成要件Ｂを充足する。
(ｂ)構成要件Ｈ，Ｊ及びＫの充足
ロ号製品が，本件発明１の構成要件Ｈ，Ｊ及びＫを充足することは，イ号製品の場合（前記(ア)ａ(ａ)ないし⒞）と同様である。
(ｃ)構成要件Ｌの充足
ロ号製品は，前記(ａ)で述べたとおり，ソフトビニル製外皮からなる全高３７０㎜の可動人形であるから，その骨格構造は，「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造」に該当する。
したがって，ロ号製品は，本件発明１の構成要件Ｌを充足する。
ｂ均等侵害
ロ号製品においても，腰部用連結部の嵌合部が腰部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けに嵌合されるに当たり，回動しないような規制が施されており，ロ号製品の腰部用連結部は，「回動しないように規制されて嵌合される第一嵌入杆」を備えている点で，構成要件Ｊの「回動可能に嵌合される第一嵌入杆」を備える「腰部骨格連結部」の構成と相違し，構成要件Ｊを充足しないとしても，ロ号製品の構成は，本件発明１と均等なものとして，本件発明１の技術的範囲に属する。その詳細は，イ号製品について述べたこと（前記(ア)ｂ）と同様である。
(ウ)小括
以上のとおり，被告各製品は，いずれも本件発明１の技術的範囲に属するから，被告による被告各製品の製造及び販売は，本件発明１に係る本件特許権１の侵害行為に，被告各製品の販売のための所持はその侵害とみなす行為（特許法１０１条３号）に該当する。
イ本件発明２について
被告各製品（イ号製品及びロ号製品）は，以下のとおり，本件発明２の構成要件をすべて充足するから，本件発明２の技術的範囲に属する。(ア)本件発明２における「上半身部品」及び「下半身部品」の意義ａ本件発明２は，構成要件Ａのとおり，「可動人形用胴体」を「上半身部品」と「下半身部品」に分けたことを構成要素の一つとしているが，「上半身部品」と「下半身部品」に分けたことは，本件発明２に特有の構成ではなく，本件発明２の前提要件の一つにすぎない。この点，人形やフィギュアの業界において，「上半身」と「下半身」の区分けに特段の決まりがあるものではなく（甲４４ないし４７），一般的な常識から判断しても，胴体部分の上下方向（胴体の鉛直方向）のどこかを境にして上下に二分したものを，「上半身」と「下半身」に分けて称することに何ら疑義のないところである。
そして，本件発明２においては，可動人形用胴体を二分するに当たり，どこを境にして二分したかは重要ではなく，胴体部分のどこかを境にして上下に二分した上側と下側のそれぞれの構成において，構成要件ＢないしＪの着脱・連結構造を採用した点に発明としての本質がある。
したがって，本件発明２の特許請求の範囲（本件訂正後の請求項１）における「上半身部品」及び「下半身部品」の意義は，胴体部分の上下方向（胴体の鉛直方向）のどこかを境にして上下に二分した上側の部品と下側の部品をそれぞれ意味するのであって，「上半身部品」と「下半身部品」との境が特定の部位に限定されるものではない。ｂこの点に関し被告は，後記のとおり，本件訂正に係る訂正明細書（以下，図面を含めて「本件明細書２」という。甲４０）の段落【０００１】の「本明細書において，「上半身部品」とは，腰より上の部分をいい，「下半身部品」とは腰から下の部分（腰部含む）をいうものとする。」との記載や，段落【００１０】及び【図１】の記載を根拠として，本件発明２における「上半身部品」と「下半身部品」の境目は，腰部と腹部の間になる旨主張する。
しかし，これらの記載は，本件発明２の一実施形態における「上半身部品」と「下半身部品」について説明しているにすぎず，上記記載によって，本件発明２の特許請求の範囲の「上半身部品」と「下半身部品」の意義が限定されるものではない。
したがって，被告の上記主張は理由がない。
ｃ以上を前提に，被告各製品をみれば，被告各製品の胴体部において「上半身部品」に相当するのは，外皮においては上胴部外皮の部分，骨格部においては胸部骨格から上の部分であり，「下半身部品」に相当するのは，外皮においては下胴部外皮の部分，骨格部においては腹部骨格から下の部分と認められる。
このことは，被告が，被告自身の広告等（甲４８ないし５４（いずれも枝番を含む。））において，被告各製品における「上胴部」の構成部分を「上半身（パーツ）」と，「下胴部」の構成部分を「下半身（パーツ）」と称し，本件発明２における「上半身部品」及び「下半身部品」と同義の用語を使用していることからも明らかである。
(イ)構成要件充足性
ａ構成要件Ａの充足
被告各製品においては，「上半身部品」に相当する上胴部外皮及び胸部骨格から上の骨格部分と，「下半身部品」に相当する下胴部外皮及び腹部骨格から下の骨格部分とが別成形されている。また，被告各製品においては，「上半身部品」を構成する「芯材」である胸部骨格の腹部用連結部に嵌合部受けが備えられ，また，「下半身部品」を構成する「芯材」である腹部骨格の胸部用連結部に嵌合部が備えられ，この「嵌合部受け」と「嵌合部」との差込み又は引き抜き操作によって，「上半身部品と下半身部品とが分離・組み立て可能に連結」されている。


さらに，被告各製品においては，胸部骨格と腹部骨格とが上記「嵌合部受け」と「嵌合部」との連結部位で回動可能であり，しかも，腹部骨格は前後左右に回動できるため，連結した後の胸部骨格と腹部骨格は，「嵌合部受け」と「嵌合部」との連結部位の回動及び腹部骨格の前後左右の回動により，「揺動可能」である。
そして，被告各製品が「可動人形用胴体」であることは明らかである。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ａを充足する。
ｂ構成要件Ｂの充足
被告各製品の上胴部外皮は，「下端に開口を設けた塩化ビニル樹脂製の中空の軟質製本体」に当たり，また，「接合線なく一体成形され」ていて，「上半身部品」を構成していることが明らかである。したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｂを充足する。
ｃ構成要件Ｃの充足
被告各製品の上胴部外皮は，構成要件Ｃの「軟質製本体」に当たるところ，その内には，構成要件Ｃの「硬質合成樹脂製の芯材」に当たる胸部骨格から上の骨格部分が「内装」されている。
また，被告各製品の胸部骨格から上の骨格部分は，上胴部外皮の下端の開口よりも大きな横幅を有しているから，この骨格部分を上胴部外皮に内装する際には，上胴部外皮の開口を広げるようにして「嵌入」されることが明らかである。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｃを充足する。
ｄ構成要件Ｄの充足について
被告各製品の胸部骨格は，「上半身部品」の「軟質製本体内に嵌入して内装される」「芯材」に当たるところ，当該胸部骨格は，「下半身部品」である腹部骨格との連結部材として，腹部用連結部の嵌合部受けを備えている。すなわち，被告各製品の胸部骨格は，上記嵌合部受けに，腹部骨格の胸部用連結部にある嵌合部が差込まれることにより，「下半身部材」である腹部骨格と連結されている。そして，胸部骨格と腹部骨格との連結が，「揺動可能」かつ「分離・組み立て可能」であることは，前記ａのとおりである。したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｄを充足する。
ｅ構成要件Ｅの充足
被告各製品の胸部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けは，構成要件Ｅの「下半身連結部材」に当たるところ，当該嵌合部受けは，「軟質製本体」に当たる上胴部外皮の「下端の開口」に位置して備えられている。
また，上記嵌合部受けは，「下半身部品」である腹部骨格の上端と対向している。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｅを充足する。
ｆ構成要件Ｆの充足
被告各製品の下胴部外皮は，「下半身部品」を構成し，構成要件Ｆの「外表面にネジ穴や接合線を有しない一体成形された腰部本体」に当たる。
また，上記下胴部外皮は，「軟質製本体」に当たる上胴部外皮の「下端の開口と対向する上端を開放」している。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｆを充足する。
ｇ構成要件Ｇの充足
被告各製品の腹部骨格にある胸部用連結部の嵌合部は，「腰部本体」に当たる下胴部外皮内に備えられ，「下半身連結部材」に当たる胸部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けと対向し，当該嵌合部受けを「差し込み連結可能」な構成となっており，「上半身部品」である胸部骨格を連結する構造となっている。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｇを充足する。
ｈ構成要件Ｈの充足
被告各製品の「上半身部品連結構造」に当たる腹部骨格にある胸部用連結部の嵌合部は，「下半身連結部材」に当たる胸部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けと対向しており，また，「腰部本体」に当たる下胴部外皮の上端にある「開放部位」に位置して備えられている。したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｈを充足する。
ｉ構成要件Ｉの充足
被告各製品の「上半身部品連結構造」に当たる腹部骨格にある胸部用連結部の嵌合部は，「円柱状の棹部」に当たる。
また，被告各製品の「下半身連結部材」に当たる胸部骨格にある腹部用連結部の嵌合部受けは，上記「円柱状の棹部」に当たる嵌合部を「嵌合」し，かつ「上下方向で差込み連結かつ引き抜き分離可能な円筒状の差込み穴」となっている。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｉを充足する。
ｊ構成要件Ｊの充足
被告各製品の「上半身部品」に当たる上胴部外皮及び胸部骨格から上の骨格部分と「下半身部品」に当たる下胴部外皮及び腹部骨格から下の骨格部分とは，「軟質製本体」に当たる上胴部外皮の下端の開口に位置している上記嵌合部受けと，「腰部本体」に当たる下胴部外皮の開放部位に位置している上記嵌合部との「上下方向の差込み又は引き抜きのみによって着脱自在に連結」されている。
したがって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｊを充足する。
ｋ構成要件Ｋの充足について
被告各製品が本件発明２の構成要件Ｋを充足することは，前記争いのない事実等(4)ウ(イ)のとおりである。
ｌ小括
(ａ)以上によれば，被告各製品は，本件発明２の構成要件をすべて充足し，その技術的範囲に属する。