本件住民訴訟に勝訴した場合（勝訴判決のほか，訴訟上の和解による解決その他勝訴判決と同等の結果を得られた場合を含む。），被告及び一部事務組合に確保された経済的利益の額を基準に本件報酬等基準規程
に基づき算定した着手金の標準額（消費税別途）
(イ)控訴審着手金
控訴審の訴訟追行を行って上記(ア)の結果を得られた場合，被告及び一部事務組合に確保された経済的利益の額を基準に，本件報酬等基準規
程に基づき算定した着手金の標準額（消費税別途）
(ウ)上告審着手金
上告審の訴訟追行を行って上記(ア)の結果を得られた場合，被告及び一部事務組合に確保された経済的利益の額を基準に，本件報酬等基準規
程に基づき算定した着手金の標準額（消費税別途）
(エ)報酬金
本件住民訴訟に勝訴した場合（勝訴判決のほか，訴訟上の和解による解決その他勝訴判決と同等の結果を得られた場合を含む。），被告及び一部事務組合に確保された経済的利益の額を基準に，本件報酬等基準規
程に基づき算定した報酬金の標準額（消費税別途）
(オ)諸費用
上記(ア)の結果を得られた場合，本件住民訴訟の追行のために要した訴訟提起の印紙・郵券代，交通費，通信費，謄写代等の実費全額ウ本件住民訴訟に勝訴した場合（勝訴判決のほか，訴訟上の和解による解決その他勝訴判決と同等の結果を得られた場合を含む。），原告らは，被告及び一部事務組合に対し，地方自治法２４２条の２第７項に基づき，弁護士報酬を請求することとし，本件受任弁護士らはこれに協力し，請求の結果，被告及び一部事務組合から支払を受けた弁護士報酬額が上記イの算定額に満たない場合には，原告らが負担する金額は，実際に支払を受けた弁護士報酬額を限度とする。
(3)本件住民訴訟の経緯
ア第１審
(ア)請求の内容
本件住民訴訟は，前提事実(2)アのとおり，(ア)Ｂについて，被告に対し１３８億４９１４万８２５０円及びこれに対する平成６年７月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求め，(イ)Ｃについて，ａ被告に対し６８億８５０９万６７５０円並びに内金５２億４４７３万４２５０円に対する平成６年７月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員及び内金１６億４０３６万２５００円に対する平成１０年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を，ｂ一部事務組合に対し２９億９０１３万７５００円及びこれに対する平成１０年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払をそれぞれ求め，(ウ)Ｄについて，被告に対し７０億５６７８万７５００円及びこれに対する平成７年３月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求めるとともに，東京都知事及び一部事務組合の管理者について，同人らが上記損害賠償金元金の各請求を怠っていることが違法であることを確認することを求めるものである。上記請求金額は，ストーカ   炉の更新又は新設工事におけ   る想定落札価格が実際の落札価格より   も約２３％低額であった   ことを前提として算定した損害額の一部とし   て，実際の落札価格の１   ５％に基づいて算定したものであった。（甲１）
(イ)審理経過等
東京地方裁判所では，平成１２年１０月１０日に第１回口頭弁論期日が開かれ，合計６回の口頭弁論期日が開かれたが，平成１３年１１月１２日の第６回口頭弁論期日において本件を弁論準備手続に付する旨の決定がされ，平成１３年１２月１１日から平成１８年１０月２日までの間に２１回の弁論準備手続期日が開かれた。平成１８年１０月２日の第２１回弁論準備手続期日において弁論準備手続を終結する旨の決定がされ，同年１２月５日に第７回口頭弁論期日が開かれ，弁論が終結された。平成１９年３月２０日に第８回口頭弁論期日が開かれ，第１審判決の言渡しがされた。（甲９の１ないし２９）
(ウ)争点
本件住民訴訟の争点は，本案前の争点が，①監査請求期間経過により訴えが不適法となるか否か，②地方自治法２４２条の２第１項４号の怠る事実の存否（民法７０９条に基づく損害賠償請求権を行使しないことが「怠る事実」に当たるか否か）であり，本案の争点が，③５社談合の有無，④５社談合と相当因果関係のある被告及び一部事務組合の損害額，⑤被告及び一部事務組合が前訴被告らに対し損害賠償請求権を行使しないことが違法であるか否かの５点である。このうち，争点①については，そもそも談合をした指名業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法２４２条２項の監査請求期間の規定が適用されるか否かが問題となったが，最高裁判所は，本件住民訴訟係属中の平成１４年７月２日，本件受任弁護士らを含む弁護士らが上告代理人としてした別事件の上告受理申立てを受けて同事件を上告審として受理し，地方公共団体が談合した指名業者らに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っているとしてされた住民監査請求には地方自治法２４２条２項の規定は適用されないとして，監査請求期間経過により訴えが不適法とはならないとする旨の判決をした（最高裁判所平成１０年（行ヒ）第５１号同１４年７月２日第三小法廷判決・民集５６巻６号１０４９頁）ため，争点①は争点から除外された。
他方，争点②について，東京地方裁判所は，平成１６年２月９日の第１０回弁論準備手続期日において，金銭債権については存在する以上行使するのが原則であり，立証の困難性等を理由に債権を行使しないことが怠る事実に当たらないと解するのも困難であるなどとして，民法７０９条に基づく損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実に当たらないとの見解を採ることはできない旨明らかにした。
その結果，最終的には，争点③の５社談合の有無，争点④の５社談合と相当因果関係のある被告及び一部事務組合の損害額，争点⑤の被告及び一部事務組合が前訴被告らに対し損害賠償請求権を行使しないことが違法であるか否かの３点のみが争点として残り，原告らと前訴被告らとの間で，特に争点③及び争点④をめぐって，弁論終結時まで主張が大きく対立した。（甲１，９の１ないし２９，１０の１ないし２８，１２）
(エ)本件受任弁護士らの訴訟活動


本件受任弁護士らは，頁数２８頁の訴状に加え，合計１３通，総頁数３８８頁の準備書面及び２５４点（ただし，枝番は除く。）の書証を提出した。また，本件受任弁護士らは，第１回口頭弁論において，冒頭意見陳述を行った。
本件受任弁護士らのうち通常３，４名が各口頭弁論期日及び各弁論準備手続期日に出頭し，各期日に出頭した代理人の延べ人数は１０６名であった。
また，本件受任弁護士らは，多数回にわたり，関連事件の弁護士らと共に弁護団会議を開催し，協議をした。（甲９の１ないし２９，１０の１ないし２８，１１）
(オ)書証等の入手の経緯
本件受任弁護士らは，平成１３年７月２３日の第５回口頭弁論期日において，本件審判事件の事件記録について，公正取引委員会に対し，文書送付嘱託の申立てをしたが，公正取引委員会が仮に申立てが採用されたとしても審判開始決定のみを送付する旨事前に回答したため，平成１３年１２月１１日の第１回弁論準備手続期日において，同事件記録について文書提出命令の申立てをし，これをめぐって審理が続けられた。
その後，本件受任弁護士らは，下記(4)の関連訴訟の経緯を経て，本件審判事件の事件記録を謄写し，これを書証として，本件住民訴訟に提出した（なお，文書提出命令の申立ては，却下された。）。（甲９の５ないし２８，１０の５ないし２８，１１）
(カ)第１審判決
本件住民訴訟の第１審判決は，争点③については，５社談合があった旨認定したが，争点④については，被告及び一部事務組合に損害が生じたことは認められるものの，損害の性質上その額を立証することは極めて困難といわざるを得ず，民事訴訟法２４８条により，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を算定すべきであるとした上で，健全な入札価格等は多種多様な要因が複雑に絡み合って形成されるから，落札率等の客観的指標に算定基準を求めることは困難であり，各工事の発注について指名見積合わせの方式によっているものもあり，このように損害額の算定が困難な中で前訴被告らに損害賠償義務を負わせる以上，当該賠償額の算定に当たってはある程度控えめな金額をもって相当とすることもやむを得ない側面があるとし，本件に現れた一切の諸事情を考慮して，５社談合によって被告及び一部事務組合が被った損害額は，請負契約金額の５％に相当する金額をもって相当と認めると判断し，前提事実(2)ウ(イ)のとおり，ａＢについて，被告に対し４４億０９６７万４７５０円及びこれに対する平成６年７月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を命じ，ｂＣについて，(a)    被告に対し２１億９０１５万２３７５円並びに内金１６億６９４０万２３７５円に対する平成６年７月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員及び内金５億２０７５万円に対する平成１０年１月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を，(b)一部事務組合に対し９億４９２５万円及びこれに対する平成１０年１月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払をそれぞれ命じ，ｃＤについて，被告に対し２２億２８５０万６２２５円及びこれに対する平成７年３月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を命ずるとともに，東京都知事及び一部事務組合の管理者について，同人らが上記損害賠償金元金の各請求を怠っていることが違法であることを確認した。（甲１）
イ控訴審
(ア)控訴の趣旨等
前訴被告らは，第１審判決の敗訴部分を不服として，その取消しを求めて控訴をし，原告らは，５社談合と相当因果関係のある被告及び一部事務組合の損害額は請負契約金額の１５％とするのが相当であり，更に上記損害額の５％相当の弁護士費用を認めるべきであると主張して附帯控訴をした。
東京都知事及び一部事務組合の管理者は，控訴をせず，本件住民訴訟に対する訴訟参加もしなかった。（甲２，１０の２９，１５の１）
(イ)審理経過等
東京高等裁判所では，平成１９年７月１０日に第１回口頭弁論期日が開かれ，合計５回の口頭弁論期日が開かれた。この間，第４回口頭弁論期日には，前訴被告らの申請による前訴被告らの各担当者３名の証人尋問が実施されたが，平成２０年７月１７日の第６回口頭弁論期日において，弁論が終結されるとともに，和解勧告がされた。平成２０年９月８日に第１回目の和解期日が開かれ，その後，２回の和解期日と６回の進行協議期日を経て，平成２１年４月３日の和解期日において，前提事実(2)エ(ウ)のとおり，ａＣが，(a)    本件の解決に当たり３１億５７０２万１６５２円の支払義務があることを認め，被告に対し，上記金員のうち３１億２３４１万９３１４円（元金２１億９０１５万２３７５円並びに内金１６億６９４０万２３７５円に対する平成１０年３月１６日から平成１９年３月２０日まで年５分の割合による金員及び内金５億２０７５万円に対する平成１２年４月５日から平成１９年３月２０日まで年５分の割合による金員）を，原告らに対し，上記金員のうち３３６０万２３３８円をそれぞれ支払い，(b)本件の解決に当たり１２億２５０５万２６３６円の支払義務があることを認め，一部事務組合に対し，上記金員のうち１２億１０４８万８８０１円（元金９億４９２５万円及びこれに対する平成１３年９月１７日から平成１９年３月２０日まで年５分の割合による金員）を，原告らに対し，上記金員のうち１４５６万３８３５円をそれぞれ支払い，ｂＤが，本件の解決に当たり，３１億５５６２万５８６９円の支払義務があることを認め，被告に対し，上記金員のうち３１億２１４３万５０８９円（元金２２億２８５０万６２２５円及びこれに対する平成１１年３月１５日から平成１９年３月２０日まで年５分の割合による金員）を，原告らに対し，上記金員のうち３４１９万０７８０円をそれぞれ支払う旨の訴訟上の和解が成立した。
他方，Ｂは，裁判上の和解に応じなかったため，平成２１年５月１２日の第７回口頭弁論期日において控訴審判決の言渡しがされた。（甲２，１５の１ないし８，１６，乙１）
(ウ)争点


第１審判決における争点のほかに，争点⑥として，被告及び一部事務組合の損害に関する遅延損害金の起算点が問題となった。（甲２）
(エ)本件受任弁護士らの訴訟活動
本件受任弁護士らは，頁数１５頁の附帯控訴状に加え，合計４通，総頁数１０３頁の準備書面及び１１点（ただし，枝番を除く。）の書証を提出した。また，本件受任弁護士らは，第４回口頭弁論期日における３名の証人尋問に対しては，相当程度の時間を使って反対尋問を行った。本件受任弁護士らのうちの２名ないし４名が各口頭弁論期日及び各和解期日に出頭し，各期日に出頭した代理人の延べ人数は３５名であった。（甲１０の２９ないし３５，１５の１ないし８，１６，１７，乙１）
(オ)控訴審判決
本件住民訴訟の控訴審判決は，争点③の５社談合の有無について，５社談合があったと認定し，争点④の５社談合と相当因果関係のある被告及び一部事務組合の損害額について，請負契約金額の５％に相当する金額であると認定したが，争点⑥の被告の損害に関する遅延損害金の起算点については，Ｂの工事受注に係る契約締結日である平成６年７月１４日ではなく同契約に基づき被告が代金額を支払った日であるとして，Ｂに対し，４４億０９６７万４７５０円及びこれに対する平成１０年１１月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を命じた。（甲２）
ウ上告審(甲３)
(ア)上告及び上告受理の申立ての趣旨
Ｂは，控訴審判決を不服として，敗訴部分の取消しを求めて上告及び上告受理の申立てをした。
(イ)審理経過等
口頭弁論等は開かれず，平成２１年１２月１０日，最高裁判所による決定がされた。
(ウ)本件受任弁護士らの訴訟活動
本件受任弁護士らは，上告及び上告受理の申立てがされて以降は，特段の訴訟活動を行っていない。
(エ)最高裁判所による決定
本件住民訴訟の最高裁判所による決定は，Ｂのした上告については，その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであり，民事訴訟法３１２条１項又は２項に規定する事由に該当しないとして，上告を棄却し，上告受理の申立てについては，同法３１８条１項により受理すべきものとは認められないとして，本件を上告審として受理しないとした。
(4)関連訴訟の経緯（甲５）
ア本件審判事件の事件記録の謄写許可
(ア)本件受任弁護士らのうち原告Ｈは，平成１２年７月２１日，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律６９条に基づき，本件審判事件の事件記録の謄写を申請した。
(イ)公正取引委員会は，５社に対し，本件審判事件の事件記録のうち秘匿を要する部分につき照会した上，平成１３年３月１２日，上記(ア)の申請を許可した（以下「本件許可」という。）。
イ取消訴訟
(ア)５社は，本件許可及び別事件の住民訴訟の原告らによる本件審判事件の事件記録の謄写申請に対する許可（以下，併せて「本件各許可」という。）を不服として，公正取引委員会を被告として，本件各許可の取消しを求める取消訴訟を東京地方裁判所に提起した（平成○年（行ウ）第○号，○号，平成○年（行ウ）第○号）。
原告Ｈと別事件の住民訴訟の原告らは，上記訴訟において，本件受任弁護士らを含む弁護士らに委任し，参加人として上記訴訟の被告である公正取引委員会側に訴訟参加した。
(イ)東京地方裁判所は，３回の口頭弁論を経て，平成１３年１０月１７日，５社の請求を却下ないし棄却する旨の判決をした。(ウ)５社は，上記(イ)の第１審判決を不服として，控訴を東京高等裁判所に提起した（平成○年（行コ）第○号）。
(エ)東京高等裁判所は，１回の口頭弁論を経て，平成１４年６月５日，原判決を取り消し，本件各許可を取り消す旨の判決をした。(オ)公正取引委員会は，上   記(エ)の控訴審判決に対して上告をしなかったが，原告Ｈと他の住   民訴訟の原告ら   から委任を受けた本件受   任弁護士らを含む弁護士らは   ，平成１４年６   月１３日付けで上告受理   申立てを行った（平成○年（   行ヒ）第○号）   。本件受任弁護士らを含   む弁護士らは，同年８月１２   日付けで頁数１   ２頁の上告受理申立理由   書を最高裁判所に提出した。
(カ)最高裁判所は，平   成１５年５月１３日，同事件を上告審として   受理する旨の決定をし，同   年７月１５日，   口頭弁論を開き，原告Ｈ   は，頁数３頁の弁論要旨に基づき弁論を行った。
最高裁判所は，同年   ９月９日，原判   決を破棄し，５社   の控訴を棄却する旨の判決をした。（甲５，１３，１４の１・２）
(5)被告の回収額
Ｂは，平成２２年２月３日，被   告に対し，損害賠償金元金４４億０９６７万４７５０円及び遅延損   害金２４億７３６４万６   ３１５円の合計６８億８３３２万１０６５円を支払った。
３本   件における弁護士報   酬相当額の認定(1)本   件住民   訴訟に   おける   事案の   難易，本   件受任   弁護士   が要し   た労力   の程
度及び時間


ア   前記２   (3)ア(ウ)及び   イ(ウ)のと   おり，   本件住   民訴訟   において   は，５社談合の有無が主要な   争点の１つであっ   たところ，一般に談合は秘   密裏に行われるものである   上，これに関係し   た者も多数に及び，その証拠   も散在しているものとい   うことができると   ころ，５社談合についても   その存在を示す証拠は少な   く，同争点についてＢとの   間で主張が大きく対   立していたため，本件   受任弁護士らとして   は，間接事実を積み   重ねることにより   これを   推認す   るとい   う立証   方法を   採るこ   とを余   儀なく   された   ことがうかがわれる。そし   て，５社談合の   立証のためには，本件審判事件の事件記録が重要な証   拠であったという   べきところ，本件審判事件   の事件記録が本件住民訴訟   に提出されるまで   には，前記２(3)ア(オ)及び(4)のとおり，本件受任弁   護士らにおいて文   書送付嘱託の申立てを   したが，公正取   引委員   会が審   判開始   決定以   外の事   件記録   を送付   しない   旨回答   したために，文書提出命令の   申立てをすることを余   儀なくされたのみな   らず，原   告Ｈに   おいて   上記事   件記録   の謄写   申請を   し，前   記２(4)の   関連訴訟に参加せざるを得な   くなり，他の弁護   士らも，原告Ｈから   の委任を受けて関連訴訟のための   訴訟活動を行うこ   とになるなど，相当程度の   労力を割くことをやむなく   されていたもので   ある。さらに   ，前記   ２(3)ア(イ   )，イ(イ   )及びウ   (イ)のと   おり，   本件住   民訴訟は，訴え提起から判決の確   定まで９年以上もの   年月を要し，審理期間は長期にわたっており   ，控訴審について   みても，第１回口頭弁   論期日において結審することな   く，口頭弁論期日   を重ね，各担当者３名   の証人尋問まで実施されるに至   っている。
このような事情に   鑑みると，本件住民訴訟は   ，事案として複雑   困難な類型に属するものと認   められる。
イ   このよ   うに本   件住民   訴訟は   複雑困   難な類   型に属   するも   のであ   るところ，前記２(3)ア(エ)及びイ(エ)のとおり，この間，本件受任弁護士らは，多数の準備書面及び書証を提出し，証人尋問においては相当程度の時間を使って反対尋問を行い，各期日において必ず複数名が出席しており，さらに，多数回にわたり弁護団会議を開催し，協議をしているのであって，相当程度の労力及び時間を要したものと認められる。
また，   前記２   (4)のとお   り，本   件受任   弁護士   らは，   ５社談   合の立   証のための   重要な   証拠で   ある本   件審判   事件の   事件記   録を本   件住民   訴訟に   提出するため   に，本件   審判事件   の事件記録の謄写を申請し，謄写を認める旨の最高裁判所の判決を得るま   で本件許可の取消訴訟に終始参   加し又はそのための訴訟活動を行っており，これにつ   いても相当   程度の労力   及び時間を要したものとい   うべきであるが，その労力   及び時間は，本件住民訴訟に   密接に   関わる   ものと   して本   件住民   訴訟に   おいて   考慮さ   れるべ   きものといえる（なお，前   記２(3)ア(ウ)で言及した   監査請求期間経過により訴えが不適法となるか否か   についての最高裁判所   の判決に関する本件受任弁護士らの労力及び時間については，あくまで別訴での労力及び時間と評価すべきものであるから，本件住民訴訟において考慮するのは相当ではない。）。
(2)本   件住民   訴訟の   判決に   おいて   認容さ   れた額   ，本件   住民訴   訟の判   決の結
果，被告が回収した額
前記２   (3)イ(オ)及び   ウ(エ)のとお   り，本   件住民   訴訟の   うちＢを   被告とするものについて   ，判決において認   容された額は   ４４億０９６７万４７５０円及びこれに対する平成１０年１１月   １６日から支払済みまで年５分の割合による金員であり，前記２(5)のとおり，本件住民訴訟の判決の結果，被告が回収した額は損害賠償金元金４４   億０９６７万４７５０円及び遅延損害金２４億７３６４万６３１５円の合   計６８億８３３２万１０６５円である。
したがって，被告が本件住民訴   訟の判決の結果回収した金額は，６８億８３３２万１０６５円であり，被告   は現実にこれだけの経済的利   益を受けたものということができる。
(3)住民訴   訟の性格
前記１のとおり，住民訴   訟は，住民が，自己の個人的な権   利利益の保護救済を求めて提起する   ものではなく，地方財務行   政の適正な運営を確   保することを目的として，自己を   含む住民全体の利益   のために，いわば公   益の代表者として提起する   ものであり，地方自治法２   ４２条の２第７項も   ，住民が地   方公共   団体に   請求で   きる金   額を訴   訟を委   任した   弁護士   に支払   うべき報酬額の範囲内で相   当と認められる額   にとどめていることか   らすれば，弁護士報酬額が余りに   多額になることは   相当でない。そもそも   ，住民訴訟の原告とその代理人弁   護士の間について   みても，訴訟代理人が，住民   訴訟を受任するに際し，地   方財務行政の適正   化という住民訴訟の目   的に反するような   高額の   弁護士   報酬額   の支払   を依頼   者であ   る原告   に対し   て求め   ることは予定されておらず   ，通常の民事訴訟   における弁護士報酬額   に比べて，住民訴訟の提起・追行に係る   報酬額を低額とする   ことも予定されてい   るものと考   えられ   る。こ   のこと   は，前   記２(2)ウ   のとお   り，原   告らと   本件受   任弁護士らとの間の委任   契約において，被告から支   払を受けた弁護士報   酬相当額が本件報酬等基準   規程により算定し   た金額に満たない場合   には，原告らが負   担する   金額を   実際に   支払を   受けた   弁護士   報酬額   に限定   してい   ることからもうかがうこと   ができるものとい   うべきである。(4)本件報   酬等基準規程による   報酬額及び消費税原告らが本件受任弁護   士らに支払うべき   弁護士報酬額は，本件   報酬等基準規程   に基づ   く報酬   額及び   消費税   である   （ただ   し，前   記２(2)ウ   のとお   りの限定がある。）。


事件の内容による増減   額等を考慮せず，被告の受   けた経済的利益を基   に本件報   酬等基   準規程   をその   まま適   用した   場合に   報酬額   及び消   費税が   いくらになるかを算定する   と，次のとおりと   なる。なお，   前記(2)の   とおり   ，被告   の回収額   は６８   億８３   ３２万   １０６   ５円であるから，経済的利益は   ，原告らの主   張のとおり，６８億８３０   ０万円とする。
ア   まず，本件報酬等   基準規程１７条１項   に基づき算定する。
(ア)第１審   の着手金
６８億８３００   万円×０．０２×３６   ９万円＝１億４１３   ５万円
(イ)控訴審   の着手金
１億４１３５万   円
(ウ)報酬金
６８億８３００   万円×０．０４＋７   ３８万円＝２億８２   ７０万円
(エ)合計
１億４   １３５   万円＋   １億４   １３５   万円＋   ２億８   ２７０   万円＝   ５億
６５４０万円
(オ)上記(エ   )の金額に消費税   を加算した金額は，５億   ９３６７万円となる。
イ   次に，本件受任   弁護士らについて，第１審   と控訴審とでは代理   人がほぼ重複していることか   ら（甲１，２），本件報酬   等基準規程１７条３   項に基づき，控訴審の着   手金について，５   ０％を減額して算定す   る。
(ア)第１審   の着手金
１億４１３５万   円
(イ)控訴審   の着手金
１億４１３５万   円×０．５＝７０６   ７万５０００円
(ウ)報酬金
２億８２７０万   円
(エ)合計
１億４   １３５   万円＋   ７０６   ７万５   ０００   円＋２   億８２   ７０万   円＝
４億９４７２万５００   ０円
(オ)上記(エ   )の金額に消費税   を加算した金額は，５億   １９４６万１２５０円となる。
(5)判断
ア   上記(4)の   とおり   ，被告   の受けた   経済的   利益を   基に本   件報酬   等基準   規程をそのまま適用して   報酬額及び消費税   の額を計算すると，その額   は５億円を超える額となる   。
確かに，本件における弁   護士報酬相当額   の認定に当たって被告の   受けた経済的利益は重要な考慮   要素であるというべきで   あるが，被告の受けた経済   的利益   は実に   ６８億   円余り   と極め   て高額   なもの   であっ   て（上   記(2)），弁護士の訴訟活動の労力の多寡，難易度と訴訟により依頼者が得る経済的利益との間に完全   な比例関係があるわけで   はないことからすると，この経済的利益を弁護   士報酬相当額の認定にお   いて重視しすぎることは相当でないといわざるを得ない。また，住   民訴訟が   他の通常   の訴訟とは異   なって   公益的   な性格   を有す   ること   （上記   (3)）から   すれば   ，本件報酬等基準規程をその   まま適用すること   は相当とはいえず，本件   における弁護   士報酬   相当額   が上記   金額か   ら大幅   に減額   される   ことは   やむを   得ないというべきである（   この観点からは   ，本件住民訴訟における   Ｂ以外の被告   との間   の和解   におい   て定め   られた   弁護士   報酬相   当額が   低額に   とどまっていること（後記   イ(ア)参照）も考慮すべき事情   の一つといえよう。）。
もっとも，本件   住民訴訟が複雑困難な   類型に属し，本件   受任弁護士らが相当程度の時間及び労力を要したものというべきこと（上記(1)）は弁護士報酬相当額の認定に当たって十分に考慮されるべきである。また，他の住民訴訟の判決における地   方公共団体の受けた経   済的利益に対する弁護士報酬相当額の比率について，経済的利益の額が２０億円を超える例でみると（上記のとおり弁護士の訴訟活動の労力の多寡等と依頼者が得る経済的利益との間に完全な比例関係があるわけではなく，弁護士報酬額の上昇の割合は経済的利益の上昇   の割合に比し逓減して   いくものと認められることからこれらの判決を検討してみる。），約２．３１％（４３億１４５５万００６８円の経済的利益に対して弁護士報酬相当額は１億円，甲２１）ないし約３．０９％（２２億５９４９万５９２１円の経済的利益に対して弁護士報酬相当額は７０００万円，甲２０）であり，これらの判決と比較した場合に，本件における弁護士報酬相当額について，その比率に大幅な差異が生ずるのも相当とはいえない。
以上の   事情を   総合的   に考慮   すると   ，本件   におけ   る弁護   士報酬   相当額は，これを１億５０   ００万円（６８億８３３２万１０６５円の   経済的利益に対する比率は，約   ２．１７％）と算   定するのが相当である   。
イ当事者の主張について
(ア)被告は，本   件住民訴訟   において   は，Ｂ以   外にＣ及び   Ｄも被告   となっており，Ｃ及びＤ   との間では訴訟上   の和解が成立し   ，これら２社が支払った損害賠償金   の一部が弁護士報   酬相当額として   直接原告らに支払われているところ   ，その金額は，Ｃ   が２か所の工事   について支払った損害賠償金が３１   億５７０２万１６   ５２円，１２億   ２５０５万２６３６円であるのに対   して，弁護士報酬   相当額が３３６   ０万２３３８円（割合にして約１．   ０６％），１４５   ６万３８３５円   （割合にして約１．１８％），Ｄが   支払った損害賠償   金が３１億５５   ６２万５８６９円であるのに対して   ，弁護士報酬相当   額が３４１９万   ０７８０円（割合にして約１．０８   ％）であったとし   ，本件について   も，上記和解金額を上回るような水   準で弁護士報酬相   当額が算定され   るべきではないと主張する。
しかしながら   ，そもそも訴訟上の和   解は，判決に至っ   た場合の認容額のみならず，紛争の早期   解決や双方当事者が現   実に和解することのできる条件等の様々な   事情を考慮した上   で成立するものであり，上   記和解における弁護士報   酬相当額について   も，被告が回収することの   できた損害賠償金額のみ   を基準として算定   されたものとは解され   ない。したがって，上記和解   金額を一事情とし   て考慮することを超え   て，その水   準を上   回る算   定がさ   れるべ   きでは   ないと   する被   告の主   張は採用することができない   。


平成２５年１１月２１日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０１１４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１１月５日
判            決
原            告        有限会   社大長   企画訴訟代理人弁理士        熊      田      和      生被            告        特許庁   長官指定代   理人         前      田      佳与    子
川      上      美      秀
中      島      庸      子
堀      内      仁      子
主            文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が不服２００９－１４４１１号事件について平成２５年３月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は，①後記本願発明の容易想到性判断の誤りの有無及び②後記本願発明と先願発明との同一性判断の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「栄養剤，消化器剤」とする発明につき，平成１４年１０月７日，特許出願したが（特願２００２－２９３９０４号，請求項の数１２），平成２１年４月６日に拒絶査定を受けたので，同年８月１０日，不服審判請求をし（不服２００９－１４４１１号），平成２４年７月１１日付けで手続補正をした（請求項の数５。平成２１年８月１０日付け手続補正については補正却下の決定がされている。）。特許庁は，平成２５年３月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年４月１日に原告に送達された。
（甲１，６，７，９，１０）
２本願発明の要旨
上記平成２４年７月１１日付け手続補正書による補正後の請求項１の発明（本願発明）に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。（甲１，９）
「Ａ．シムノールまたはシムノール硫酸エステル
Ｂ．大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体
Ｃ．クルクミン
のＡ，ＢおよびＣの成分を含むことを特徴とする栄養剤。」
３審決の理由の要点
(1)容易想到性判断
ア引用発明
特開２００２－２５５８２３号公報（引用例１〔甲２〕）には，次の発明（引用発明）が記載されている。
「シムノールおよび／またはシムノール硫酸エステルと，大豆イソフラボンおよび／または大豆イソフラボン配糖体を含む栄養剤，消化器剤。」
イ一致点
本願発明と引用発明との一致点は，次のとおりである。「Ａ．シムノールまたはシムノール硫酸エステル，
Ｂ．大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体
を含むことを特徴とする，栄養剤。」
ウ相違点
本願発明と引用発明との相違点は，次のとおりである。「本願発明は成分Ｃとしてクルクミンを含むのに対し，引用発明はクルクミンを含まない点。」
エ相違点の判断
①引用例１には，中国伝統医学の「気血水」という概念における「血の作用」をもつシムノール又はシムノール硫酸エステルと，「水の作用」をもつ大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体とを組み合わせて用いることにより，「水の作用」に関連すると思われる便通改善作用が相乗的に現れたことが記載されているので（【０００２】【０００３】【００２５】～【００２７】），引用例１のシムノール又はシムノール硫酸エステルは，大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体が有する便通改善作用を増強する有効成分である。
②特開平１０－１１４６４９号公報（引用例２〔甲３〕）には，クルクミンを活性成分とする経口投与用組成物が，消化液分泌促進作用や便通促進作用等の「津液作用」を改善，すなわち増強することが記載されており（【請求項１】～【請求項７】【０００５】【００３３】【００４６】～【００５０】），「津液作用」は，引用例１における「水の作用」に相当する。さらに，引用例２には，クルクミンのような「津液改善剤」を１種又は２種以上用いることが記載されている（【００２８】）。③①②のとおり，引用発明におけるシムノール又はシムノール硫酸エステルと引用例２に記載のクルクミンとは，いずれも便通促進作用のような「津液作用」を増強させるものである点，及び，他の有効成分と組み合わせて用いる点で共通している。
④引用例１には，シムノール，シムノール硫酸エステル，大豆イソフラボン，及び大豆イソフラボン配糖体以外のその他の成分を混合してよいことが記載されている（【０００９】【００２１】）。
⑤③④を勘案すれば，引用発明の有効成分に引用例２に記載のクルクミンを更に組み合わせて用いるのに特段の支障となるような事項は見当たらない。⑥以上から，便通促進作用のような「津液作用」を増強させるための更なる有効成分として，引用発明の有効成分に引用例２に記載の「津液改善作用」を有するクルクミンを組み合わせて用い，本願発明の組成物を得ることは，当業者が容易に想到し得た事項にすぎず，格別の創意工夫を要したとは認められない。
オ発明の効果
引用例１には，シムノール又はシムノール硫酸エステルと大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体の組合せにより，２つの有効成分のそれぞれのもつ効果が相乗的に現れたこと（【００２５】～【００２７】），引用発明により，病気の予防，自然治癒能力の増強，病後の回復促進を同時に達成することができること（【００３０】）が記載されており，引用例２には，クルクミンが便通促進作用のような津液作用を増強する有効成分であることが記載されているのであるから，本願明細書の段落【００４３】に記載されているような効果は，引用例１及び引用例２の記載からみて，当業者が予測し得た程度のものであり，予測の範囲を超える程の格別顕著な効果であるとはいえない。
(2)同一性判断
ア先願発明
特願２００２－４２６３９号の特許明細書（特許第４６０９８７５号〔甲１５〕。先願明細書）の特許請求の範囲（【請求項１】）には，次の発明（先願発明）が記載されている。
「(a)    クルクミン，
(b)コール酸または，シムノールまたはシムノールエステル，および(c)大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体を含んでおり，一日の摂取量が，クルクミンは２０～７０ｍｇ，コール酸は１０～１００ｍｇ，シムノールおよび／またはシムノールエステルは０.３～１０ｍｇ，大豆イソフラボンおよび／または大豆イソフラボン配糖体は１０～１００ｍｇであることを特徴とする健康食品。」


イ対比
(ｱ)有効成分について
先願明細書の段落【００１３】の【化８】に，「シムノールエステル」としてシムノール硫酸エステルナトリウムが記載され，実施例でもシムノール硫酸エステルナトリウムが用いられていることから，先願発明の「シムノールエステル」がシムノール硫酸エステルを包含することは明らかである。
したがって，本願発明と先願発明の有効成分は，いずれも，シムノール又はシムノール硫酸エステル，大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体，並びにクルクミンである点で重複する。
(ｲ)用途について
先願発明は「健康食品」であるが，一般に，「健康食品」は，栄養成分を補給し，又は特定の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品であること，通常の食事で不足している栄養素や食品成分を補うという役割を有すること，栄養改善法等の法令に適合するものであることは，先願発明の優先日当時の技術常識である。上記技術常識を勘案すれば，「健康食品」と「栄養剤」が栄養を補給するための組成物である点で重複することは明らかであるから，本願発明の用途と先願発明の用途が異なるとすることはできない。
(ｳ)摂取量について
本願発明では各成分の一日の摂取量を特定していないが，本願明細書の発明の詳細な説明には，「【００１０】シムノールおよび/またはシムノールエステルの一日の投与量は，･････０.３～１０mgがとくに好ましい。」「【０００６】イソフラボンおよびイソフラボン配糖体の一日の投与量は，･････１０～１００mgがとくに好ましい。」，クルクミンを包含する辛味物質について「【０００８】辛味物質の一日の投与量は，･････１０～７０mgがとくに好ましい。」と記載されており，本願発明における各成分の一日の摂取量が，先願発明における各成分の一日の摂取量を包含している。
そうすると，本願発明において各成分の１日の摂取量を特定していない点をもって，本願発明が先願発明と異なる発明であるとすることはできない。
ウ小括
本願発明と先願発明とには実質的に相違する事項はない。
(3)審決判断のまとめ
本願発明は，引用発明及び引用例２に記載された発明（引用発明２）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。
また，本願発明は，先願発明と同一であるから，特許法３９条１項の規定により特許を受けることができない。
したがって，その余の請求項について論及するまでもなく，本願は拒絶されるべきものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（容易想到性判断の誤り）
(1)構成の容易想到性について
①引用例２には栄養剤に関する記載はなく，引用発明の栄養剤に，栄養剤が記載されていない引用発明２を組み合わせる動機付けはない。②本願発明及び引用発明は便通改善に関する発明ではないところ，便通改善効果を高めるには下剤を加えることが普通であり，便通改善剤ではない便通改善増強剤である引用例２記載のクルクミンを組み合わせる動機付けがない。③引用例２記載の津液作用を有する成分（【００２４】）に更に加えて津液改善剤であるクルクミンを引用発明に加える動機付けがないし，引用例２の記載（【０００９】）から水の科学に関連する他の有効成分は示唆されない。④シムノール又はシムノール硫酸エステルが津液改善剤とすれば，引用発明にはシムノール又はシムノール硫酸エステルが含まれているから，更に加えて津液改善剤であるクルクミンを引用発明に加える動機付けがない。⑤引用例２には多くの津液改善剤が記載され，その実施例にもクルクミンだけでなく，カプサイシン，シナピンが記載されており，特開２０００－１０３７１８号公報（甲１６）にも多種類の津液改善剤が記載されているから，引用発明に加える津液改善剤として特にクルクミンを選択する動機付けがない。⑥引用例２の実施例において，クルクミンは，カプサイシン，シナピンよりも劣った成績を有し，引用例２の津液改善剤からクルクミンを選択することには阻害要因がある。また，これまでクルクミンを配合しても配合禁忌が発現していないとしても，引用発明にクルクミンを組み合わせたときに配合禁忌の問題が生じないとはいえない。
以上のとおり，審決には誤りがある。
(2)効果の顕著性について
①本願発明は栄養剤に関する発明であって，便通改善に関する発明ではなく，便通改善と栄養剤とに関連はない。したがって，引用例１及び引用例２記載の便通改善に関する効果から，本願明細書に記載された体力の増強，精力減退や慢性疲労の改善等の効果を予測することはできない。
②本願発明は，引用発明を発展させたものであって，甲第６号証記載のとおり，引用例１又は引用例２からは予測できない優れた効果を有する。なお，後記甲６参考資料５にある「スクアランオイル」とは，シムノールのことである（甲２１）。また，引用発明は医療現場で使用されていないが，本願発明は医療現場で使用されているから，本願発明には引用発明に比べて有利な効果がある。以上のとおり，審決には誤りがある。
２取消事由２（同一性判断の誤り）
本願発明は栄養剤であって医薬品に関する発明であるのに対して，先願発明は健康食品であって食品に関する発明である。「医薬品」とは，「人又は動物の疾病の診断，治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって，機械器具，歯科材料，医療用品及び衛生用品（以下「機械器具等」という。）でないもの（医薬部外品を除く。）」（薬事法２項１項２号）であるのに対して，「食品」は，「･････すべての飲食物をいう。ただし，薬事法（･････）に規定する医薬品及び医薬部外品は，これを含まない」（食品衛生法４条１項）ものであって，医薬品と食品は異なる。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１（容易想到性判断の誤り）に対して
(1)構成の容易想到性について
①下記③のとおり。


②審決は，本願発明を便通改善に関する発明であるとは認定していない。③引用発明は，「血の科学」に関連する作用を有する成分であるシムノール又はシムノール硫酸エステルと，「水の科学」に関連する作用を有する成分である大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体とを含有する栄養剤・消化器剤であって，両成分の相乗作用によって両作用が共に促進され，各種症状が改善され，顕著な疲労回復効果が得られたものと理解される。引用例１には，その他の成分を追加してもよいとの記載があるから（【０００９】），当業者は，引用発明に，「水の科学」に関連する作用を促進する他の有効成分を追加することを自然に想起する。一方，引用例２には，クルクミンを有効成分とする「津液改善剤」が記載されているが，引用例２でいう「津液改善作用」とは，漢方思想における「水（津液）」の働きを基本とする体内水分の体外への分泌に関連する作用であって，引用例１でいう「水の科学」に関連する作用と同等と解されるから，クルクミンは，「水の科学」に関連する作用を促進，改善する成分であるといえる。上記の引用例１及び引用例２の記載に加えて，クルクミン（ウコンに存在する有効成分）は，ヒトへの適用実績が豊富にあり，他の有効成分と併用しても安全で汎用性が高い成分であるという本願出願日当時の技術常識を勘案すれば，引用発明に追加する成分として引用例２記載の「津液改善剤」であるクルクミンを採用することは，当業者が容易に想到し得た。
④引用例１に接した当業者であれば，引用例１に記載された各種症状の改善を更に高めることを期待して，引用例１にいう「水の科学」に関連する作用すなわち引用例２にいう「津液改善作用」を有する他の有効成分を更に追加して用いることを，自然に想起するといえる。
⑤引用例２には，カプサイシン，シナピン，クルクミンのいずれもが「津液改善剤」として明記されており，「津液改善作用」が最も強い成分だけが引用例２の「津液改善剤」として認定され，少しでも作用が劣る成分は引用例２の「津液改善剤」として認定されないというものではない。そうすると，カプサイシン，シナピン，クルクミンは，いずれも「津液改善作用」を有する有効成分である点で同等であり，これらのいずれもが引用発明に追加し得る他の有効成分として用いることができる。⑥引用例２の実施例において得られた各種改善作用の程度を示す指標として用いられた平均評点の数値を検討すると，カプサイシン，シナピン，クルクミンの間で大きな差はなく，当業者であれば，このような平均評点の数値からみて，クルクミンの津液改善作用がカプサイシンあるいはシナピンに比して著しく劣っているとは解さず，むしろ，クルクミン，カプサイシン，シナピンそれぞれの津液改善作用は，いずれも同程度であると解するのが相当である。したがって，引用例２の実施例の平均評点の値を参酌しても，「津液改善剤」としてクルクミンを用いることを断念するような事情は全く見当たらない。そして，クルクミンは，ヒトへの適用実績が豊富にあり，他の有効成分と併用しても安全で汎用性が高い有効成分であるという本願出願日当時の技術常識を勘案すれば，引用発明にクルクミンを追加して用いた場合に，各有効成分の作用が阻害されたり，重篤な副作用が出るといった配合禁忌のような悪影響が生じるとは考え難い。
以上のように，引用発明に，引用例２記載のクルクミンを追加して用いることについての阻害要因は見当たらない。
以上のとおり，審決に誤りはない。
(2)効果の顕著性について
①審決は，本願発明を栄養剤に関する発明と認定しており，便通改善に関する発明であるとは認定していない。
また，本願発明の栄養剤は，中医学の思想を基本とし，人体内の必要な部分により多くの養分を送ることを目指すものであり，血行障害などのために発生したトラブルによって発生する栄養不良を改善するものである。また，引用発明の栄養剤・消化器剤は，中国伝統医学の思想，すなわち，本願発明と同様に中医学の思想を基本とし，人体機能発揮のための必要物質を体内各部に供給するものである。したがって，引用発明における「人体機能発揮のための必要物質」は，本願発明における「養分」を包含すると解されるので，本願発明の栄養剤と引用発明の栄養剤とは，いずれも中医学の思想を基本とし，人体内の必要な部分に養分を供給することを目指すものであるといえる。
そして，本願発明の慢性疲労等の改善効果は，引用発明の疲労回復効果と同質である。
また，クルクミンは，引用例２記載のとおり，中医学の「水の科学」に関連する作用を促進・改善する有効成分であり，引用発明の２成分と併用しても配合禁忌等の問題があるとは考え難い。
そうすると，本願発明の栄養剤の効果は，引用例１及び引用例２に記載された事項から当業者が予測し得る程度のものにすぎない。
②本願明細書には，本願発明の実施である実施例６の組成からクルクミンのみを除いた引用発明の組成に相当する組成により得られる効果が，実施例６の組成から得られる効果と比較して，どの程度の差異があるのかについて，当業者が確認できる根拠が何ら記載されていない。また，原告が提出する資料は，次のとおり，発明の効果を検討するに当たり参酌すべきものでないか，又は本願発明の効果と引用発明の効果の違いを客観的に確認することができないものである。[1]甲６参考資料１（甲６の３１～４３頁，三浦於菟＝岡田研吉「気血水健康法」〔冬青社２００５年１月〕抜粋）
上記刊行物は本願出願後２年３か月も経過した後に公知になっているほか，本願発明の構成からクルクミンを除いた２成分併用である引用発明に相当する場合の効果を示すデータが記載されておらず，同構成の効果と比較して，クルクミンを含む３成分併用である本願発明の効果にどの程度の差異が生じるのかについて，当業者が客観的に判断することはできない。
[2]甲６参考資料２（甲６の４４～４６頁，「『カルテ   No.』『年齢』『性別』『病名』『投薬期間』『効果』『副作用』が記載されているデータ一覧」）上記書面には，その作成時期も，用いた試料も記載されておらず，どのような有効成分により得られた結果であるかが不明であるから，そもそも参酌できるようなものではない。


仮に，甲６参考資料３（甲６の４７頁，医師Ａ作成の平成１９年９月２２日付け証明書）から甲６参考資料２が本願発明の３成分を含む試料を用いて得られたデータであることが認められたとしても，甲６参考資料３は本願出願後４年１１か月も経過した後に作成された証明書であるほか，甲６参考資料２の作成時期は不明であり，同資料２には，本願発明の構成からクルクミンを除いた２成分併用である引用発明に相当する場合の効果を示すデータが記載されておらず，同構成の効果と比較して，クルクミンを含む３成分併用である本願発明の効果にどの程度の差異が生じるのかについて，当業者が客観的に判断することはできない。[3]甲６参考資料４（甲６の４８頁，医師Ａ作成の平成２０年４月１５日付け証明書）
上記書面は本願出願後５年６か月も経過した後に作成された証明書であるほか，甲６参考資料２を引用するものであるから，甲６参考資料３と同様の問題点を有する。
[4]甲６参考資料５（甲６の４９～５１頁，「（社）日本東洋医学会    第６５回関東甲信越支部学術総会平成２０年１０月２６日（日）    アピオ甲府」と題する冊子中の「発表Ａ－①－４」と題する書面）
上記書面は本願出願後６年も経過してから公知になったものであるほか，同書面中の「使用薬剤」に本願発明の有効成分の１つであるシムノール又はシムノール硫酸エステルを含有するのか否かは不明であるし，この「使用薬剤」が本願発明の３成分をすべて含有するものであったとしても，本願発明の構成からクルクミンを除いた２成分併用である引用発明に相当する場合の効果を示すデータが記載されておらず，同構成の効果と比較して，クルクミンを含む３成分併用である本願発明の効果にどの程度の差異が生じるかについて，当業者が客観的に判断することはできない。
なお，医療現場での使用に際しては，併用する有効成分の種類や数だけでなく，単位製剤当たりの有効成分の量，製剤の価格設定，医療業界への宣伝，製剤の需要動向等，他の要因も考慮されるものであるから，引用発明の構成にクルクミンを加えて３成分併用とした本願発明が，当業者が予測し得る範囲を超えるほどの効果を示さなかったとしても，当業者が予測し得る程度の効果を示していれば，医療現場では本願発明が使用され，引用発明は使用されない可能性がある。本願発明が医療現場で実際に使用されていることを根拠として，本願発明の効果が引用例１及び引用例２のそれぞれに記載された事項から当業者が予測し得る範囲を超えるほどに格別顕著な効果を示すものであると推認し得るとはいえない。２取消事由２（先願発明との同一性に関する判断の誤り）に対して本願明細書には，本願発明の栄養剤が医薬品に限定され，食品を含まないことを定義する記載はないし，本願出願当時，栄養剤であっても所望により医薬品と食品とに使い分けがされていたから，「栄養剤」という記載を根拠に本願発明が医薬品に限定されるとはいえない。また，本願明細書には，本願発明の栄養剤の剤型として，顆粒剤，錠剤，ハードカプセル，ソフトカプセル，ドリンク剤，注射剤が記載されているところ，本願出願日当時，食品の一種である栄養補助食品の剤型として，ソフトカプセル，ハードカプセル，錠剤，丸剤，顆粒剤，ドリンク剤等が用いられていたのだから，剤型を参酌しても，本願発明の栄養剤が医薬品のみに限定されるとはいえない。
そして，本願発明の「栄養剤」と先願発明の「健康食品」とは，それぞれの有効成分が重複していることに加えて，いずれも「栄養を補給するための組成物」である点で重複している。
したがって，審決に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（容易想到性判断の誤り）について
(1)認定事実
ア本願明細書の記載
本願発明は，前記第２，２のとおりであるところ，平成２４年７月１１日付け手続補正書による補正後の明細書（本願明細書）には，次の記載がある。（甲１，９）「【０００１】【発明の属する技術分野】この出願発明は新しい栄養剤，消化器剤に関する。」
「【０００２】【従来の技術】･････
ところで，気とは人体の総ての機能を指すがその機能は大別して２種に分かれる。その一つは自律神経によって支配されている機能で各臓器，ホルモン分泌，血管などのもつ機能である。今一つは脳思考の機能と脳思考によって発せられる指令によって動く随意筋などの機能である。中医学で補気，理気で表現されている気は前者の自律神経支配の機能のみを指すことは早くから指摘されていた。･････私達は補気薬が体内血液を臓器などに偏在させることを見出しているが，これも延髄の重要な作用の一つである血管の収縮，拡張の作用が働いて自律神経支配系に向う血管を拡張し，脳や脳支配系器官に向う血管を収縮することによって達成し，補気薬の副次的な作用として必要な部分により多くの養分を送ることを目指したものである。」「【０００３】【発明が解決しようとする課題】年齢を重ねるにしたがって，いろいろな症状が発生する。
これらの障害の原因は脳指令の局所への伝達の不十分によるものであり，血行障害などのために発生したトラブルである。
この出願発明は，このようなトラブルによって発生する栄養不良，消化器不全を治療することを目的とする。」
「【０００４】【課題を解決するための手段】この出願発明は，Ａ.シムノールまたはシムノール硫酸エステル，Ｂ.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体，C.クルクミンのＡ，ＢおよびＣの成分を含むことを特徴とする栄養剤に関する。」「【０００５】【発明の実施の形態】この出願発明は，辛味物質，苦味物質又は酸味物質が含まれていればよいが，イソフラボンおよびイソフラボン配糖体が含まれていることが好ましく，イソフラボンおよびイソフラボン配糖体は，大豆に含まれる大豆イソフラボンおよび大豆イソフラボン配糖体がとくに好ましい。」
「【０００６】イソフラボンおよびイソフラボン配糖体の一日の投与量は，１～５００mgが好ましく，５～２００mgがより好ましく，１０～１００mgがとくに好ましい。」「【０００７】この出願発明の辛味物質，苦味物質又は酸味物質は，辛味物質であることが好ましい。
辛味物質は，ウコンのクルクミン，
【化１】


･････であることが好ましく，クルクミンがとくに好ましい。」「【０００８】辛味物質の一日の投与量は，１～１０００mgが好ましく，５～３００mgがより好ましく，１０～７０mgがとくに好ましい。･････また，十全大補湯などの扶正の効果を持つ漢方製剤又は漢方薬との併用のときの一日の投与量は，１００～２００mgが好ましい。」「【００１０】シムノールおよび／またはシムノールエステルの一日の投与量は，０.１～１００mgが好ましく，０.１～５０mgがより好ましく，０.３～１０mg   がとくに好ましい。」「【００１１】その他の成分として，医薬品一般が使用され，ビタミン類，抗生物質，抗ガン剤，ヘム鉄，プルーンエキス，生薬が使用される。」
「【００１８】この出願発明の栄養剤，消化器剤を投与する剤形としては，とくに限定されないが，錠剤，粉末剤，固形剤，液剤等の内服薬，座薬，注射薬その他として投与される。また，乳糖，デンプン等の賦形剤，植物油，その他が使用される。」
「【００２５】
実施例６
ソフトカプセル
クルクミン                                ２５mgシムノール硫酸エステルＮａ                  １mg大豆イソフラボン                        １２５mgタラ肝油                                  ８０mg酢酸トコフェロール                          ５mg人参エキス                              ２００mgミツロウ                                  ５５mg食用油                                    適量合計                                  １２００mg同様に，大豆イソフラボンの代わりに大豆イソフラボン配糖体を使用してソフトカプセルを製造した。」
「【００４３】実施例６のソフトカプセル剤を１日１回服用した。その結果つぎのような効果がみられた。
７４才の女性が１６週間服用することにより体力が増強された。精力減退・慢性疲労の７２才の男性が８週間服用することにより改善された。４８才の男性が２週間服用することにより慢性疲労，精力減退が改善された。７４才の食欲不振で激痩せし，慢性性疲労，意欲がわかない女性が，６週間服用することにより改善された。慢性疲労性症候群の５４才の女性が７週間服用することにより改善された。発作性頭位変換性めまい症の４３才の女性が６週間服用することにより改善された。だるさと無気力を訴えていた５０才の男性が６週間服用することにより改善された。無気力，体力の無さを訴えていた３６才の女性が１２週間服用することにより改善された。」
イ引用例１の記載
引用例１（甲２）には，次の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項１】シムノールおよび／またはシムノールエステルを含むことを特徴とする栄養剤，消化器剤。
【請求項２】イソフラボンおよび／またはイソフラボン配糖体を含むことを特徴とする請求項１に記載の栄養剤，消化器剤。
【請求項３】イソフラボンおよびイソフラボン配糖体が大豆イソフラボンおよび大豆イソフラボン配糖体であることを特徴とする請求項２に記載の栄養剤，消化器剤。」「【従来の技術】中国伝統医学は身体を常に正常な状態に保つことを一つの基本としているが，その目的を達成するための『気血水』という概念があり，また，その概念に基づいた具体的な手段手法もあることは昔から知られていた。しかし，その概念の説明は中国特有の哲学的表現でなされ，その手段方法としては天然の素材を乾燥したものだけを用いるという科学的文明の世界では理解され難い概念と受け入れがたい手段手法であったので，貴重な中国伝統医学も中国以外では殆ど用いられていない医学であった。１９９９年４月中国の医学機関誌である中国薬信息雑誌（英文名，ChineseJournalof   InformationonTraditional   ChineseMedicine）のVol.6   No.4に，『「世人期待的中医薬－論医薬科研的思維与方法学』という一文が発表された。この論文は，『気血水』の概念に含まれていた科学に関連する部分について世界の共通語である科学の言葉を用いて説明されたものである。気血水なる概念に含まれていた科学について簡単に説明すると，『気』という言葉に含まれている科学とは，人体が持つ総ての機能をしっかりと作動させることであり，『血』という言葉に含まれている科学とは，それらの機能を発揮するために必要な物質を血管を通じて体中に供給することであり，又，『水』という言葉に含まれている科学とは，血管で運ばれたそれらの必要物質をさらに血管のない部分にも十分供給することであるが，この時の必要物質の搬路は体の内から外に向かって形成されている水分の流れである。･････この新しい医学理論は従来，中国伝統医学で素材として用いられた各生薬に含まれているその医学的理論部分を達成するための有効成分を決定することを極めて容易とし･････た。」「【０００３】【発明が解決しようとする課題】総ての人が利用できる栄養剤，消化器剤として最も重要な条件は，製品の価格が少なくとも現在市販されている総合ビタミン剤より廉価であることである。この出願発明者は，シムノール（Scymnol）および／またはシムノールエステル（Scymnolester）が血管を通じて人体機能発揮に必要な物質の体内配送を保証するために有効成分であることを見い出した。また，この出願発明者は，イソフラボンおよびイソフラボン配糖体，とくに，大豆イソフラボンおよび大豆イソフラボン配糖体が，血管で運ばれた機能発揮のための必要物質を更に血管のない体内各部へ供給するための手段である体内の水流を促進する作用を持つものであることを見い出した。さらに，この出願発明者は，シムノールおよび／またはシムノールエステルと，イソフラボンおよび／またはイソフラボン配糖体，とくに，大豆イソフラボンおよび／または大豆イソフラボン配糖体とを併用することにより相乗効果のある優れた栄養剤，消化器剤であることを見い出した。この出願発明は，この新しい医学理論を基に，古来，中国伝統医学が達成していた効果に近い極めて有効な医薬品を提供することを目的とする。」
「【００２５】この出願発明の目的は，身体を常に正常な状態に保つことによって病気を予防し，病気に対する自然治癒力を増し，病後の回復を促進することであるが，その医学的データを得るためには数万人の被験者と一人の人間の一生に近い長時間が必要でその実現は極めて難しい。両成分の予備的な使用実験でシムノールおよび／またはシムノールエステル単独摂取者の数人に血の科学に関連すると思われる飲酒によるトラブルの改善が見られ，大豆イソフラボンおよび大豆イソフラボン配糖体群の単独摂取者の数人に水に含まれる科学に関連すると思われる便通改善が特徴的に見られた。また，さらに，この出願発明の両者併用の効果を立証するためにシムノール硫酸エステルナトリウム塩（表でＳＮａと略称する。），大豆イソフラボンそれぞれの単独，シムノール硫酸エステルナトリウム塩と大豆イソフラボンを混合した３種のサンプルを準備して，各々３０人の被験者に２か月間服用させた結果は以下の表のようであった。」
「【００２６】【表１】
また，シムノール，大豆イソフラボン配糖体についても大豆イソフラボンと同様の結果が得られた。」


「【００２７】この表から明らかなように，大豆イソフラボンとシムノール硫酸Ｎａとを混合した場合には，大部分が顕著な疲労回復を示しており，この結果は，大豆イソフラボンとシムノール硫酸Ｎａとを混合した場合には，大豆イソフラボンとシムノール硫酸Ｎａとを単独で使用した場合に比べて，各々の単独成分では見られなかった新しい効果があることを示している。また，シムノール，大豆イソフラボン配糖体についてもシムノール硫酸Ｎａ，大豆イソフラボンと同様の結果が得られた。表に現れたこれらの結果は，二つの成分の組み合わせによって，二つの成分のそれぞれのもつ効果が相乗的に現れたことを示している。」「【００３０】【発明の効果】この出願発明により，病気の予防，自然治癒能力の増強，病後の回復促進を同時に達成することができる。」
ウ引用例２の記載
引用例２（甲３）には，次の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項１】下記一般式(Ｉ)で表される化合物及び／又はその生理的に許容される塩からなる，津液改善剤。
【化１】
［式(Ｉ)中，Ｒ1，Ｒ3はそれぞれ独立に低鎖長アルキル基，低鎖長アルキルオキシ基，水酸基又は水素原子を表し，Ｒ2は低鎖長アシルオキシ基又は水酸基を表し，Ｒ4は窒素原子又は芳香族基を有していてもよいカルボニルアルケニル基もしくはアルケニルカルボニル基を表す。］【請求項２】前記一般式(Ｉ)で表される化合物が，下記一般式(Ⅱ)で表されるカプサイシン，下記一般式(Ⅲ)で表されるシナピン，もしくは下記一般式(Ⅳ)で表されるクルクミン又はこれらのアシル化物である，請求項１記載の津液改善剤。
･････
【化４】
【請求項３】請求項１又は２記載の津液改善剤を含有する，経口投与用組成物。【請求項４】食品である，請求項３記載の組成物。
【請求項５】医薬である，請求項３記載の組成物。
【請求項６】津液作用の改善に用いられる，請求項３～５のいずれかに記載の組成物。【請求項７】前記津液作用が，･････消化液分泌促進作用，発汗促進作用，便通促進作用，及び利尿作用からなる群から選ばれる作用である，請求項６記載の組成物。」「【０００２】【従来の技術】漢方思想における気，血，水の考え方は，その薬理作用の捉え方のユニークさと，漢方薬選択時の合理的な指標であるために，古くより研究されてきた。これらの内，気，血の意味するものについては，多くのことが解明されてきた。例えば，血とは酸素，栄養等エネルギーを中心とする補給・代謝を表すキーワードであり，気とは生命活動の恒常性機構の活動状況と生命活動の原動力の状況を表すキーワードであることが知られている。【０００３】しかし，水（津液）の働きについては老廃物の代謝・排泄作用のみしか知られておらず，気・血・水の論理体型において遅れて認識された為，その真の作用（津液作用）の解明は未完であった。また，津液作用と現代医学で認識されている種々の薬理作用等との関係や津液の現代医学における役割などはあまり知られておらず，現代医学の分野における津液作用の解明及び津液作用の改善をもたらす食品や医薬等の開発が望まれていた。」「【０００４】【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような状況を踏まえてなされたものであり，津液の真の作用を明らかにし，津液作用を改善しうる物質及びそれを含有する食品，医薬等の経口投与用組成物を提供することを課題とする。」「【０００５】【課題を解決するための手段】本発明者等は，このような状況に鑑み，津液の真の作用を求めて鋭意研究を重ねた結果，津液作用が，ある種の物質の働きによって水分の体外への分泌を司る器官を刺激し，体内水分の体外への分泌を促進させる作用を意味していることを見いだした。そして，そのような分泌器官を刺激し津液作用を促進・改善しうる物質である津液改善剤を見出し，本発明を完成した。」
「【００１０】本発明の津液改善剤とは，水分の体外への分泌を司る器官を刺激して体内水分の体外への分泌を促し津液作用を促進・改善する作用，すなわち津液改善作用を有する物質をいう。本発明者らは，津液作用が真皮から表皮への水分分泌を促進し表皮に十分な水分を保持させることによって起こる･････各種皮膚疾患治療作用･････胃壁，腎臓，腸管での水分分泌を促進させることによって起こる消化液分泌促進作用，利尿作用，便通促進作用にかかわる作用であることを見出した。」
「【００２４】津液作用は，その発現形態としてしゃ下作用，利水作用，補陰作用，消導作用として生体に発現することが知られている。これらの作用を有する漢方生薬としては，しゃ下作用であれば，ダイオウ，バンシャヨウ，ロカイ，マシニン，ケンゴシ，カンスイ，ゲンカ，ゾクズイシ，ウキュウコンピ等が知られており，利水作用を有する漢方生薬としては，チョレイ，ブクリョウ，タクシャ，インチンコウ，ヨクイニン，トウカニン，ジフシ，トウキヒ，キンセンソウ等が知られており，補陰作用を有する漢方生薬としては，シャジン，セイヨウジン，テンモンドウ，バクモンドウ，セッコク，ギョクチク，ヒャクゴウ，ソウキセイ，カンレンソウ，ジョテイシ，ゴマ，コクズ，キバン，ベッコウ等が知られており，消導作用を有する漢方生薬としては，サンザシ，クレンコンピ，ヒシ，カクシツ，ライガン，ビンロウジ，ナンカシ，タイサン等が知られている。」
「【００２８】(２)本発明の経口投与用組成物
本発明の経口投与用組成物は，上記津液改善剤から選ばれる１種乃至は２種以上を含有することを特徴とする。」
「【００３２】【実施例１～５】＜配合例＞表１に示す成分を用いその処方に従って錠剤を作成した。･････尚，表１中の数値の単位は重量部である。」
「【００３３】【表１】


「【００３８】【実施例１６】＜試験例１：美肌改善作用＞･････上記実施例１～３の錠剤（１錠）を･････評価した。評価の基準は，非常に改善した（評点５）～改善しない（評点０），である。･････結果を平均評点として･････示す。」「【００４６】【実施例２０】＜試験例５：胃液分泌促進作用＞麻酔犬を用いて胃液の分泌促進を見た。即ち，ペントバルビツールで麻酔した犬の胃に投与装置付き内視鏡を導入し，本発明の津液改善剤１０mgを生理食塩水１０mlに溶解又は分散させて投与し，その前後の胃液の分泌を観察した。対照は生理食塩水のみを用いた。観察の基準は，＋＋（評点４）：対照に比べて著しく胃液分泌が増大，＋（評点２）：対照に比べて胃液分泌が増大，±（評点１）：対照に比べてやや分泌が増大，－（評点０）：分泌が対照に比べて増大せずであった。結果を表５に示す。これより，本発明の津液改善剤は胃液分泌促進作用に優れることがわかる。【００４７】【表８】                         表８
┌────────┬──────┐
│    検    体    │平均評点    │
├────────┼──────┤
│カプサイシン    │    ２．７    │
│シナピン        │    ２．６    ││クルクミン      │    ２．５    │└─    ──────┴──────┘      」なお，【００４６】の「表５」は，【表８】を示すものと認められる。「【００４８】【実施例２１】＜試験例６：便通・排尿の促進作用＞ＩＣＲマウスを代謝ケージで飼育した。投与群は上記実施例１～３の組成物を１g/１匹朝夕２回０.５gずつ経口投与した。夕方の投与後２４時間の尿と糞の量をモニターした。コントロール群は検体を投与しなかった。各サンプル１群１０匹とした。検体投与群の尿量の総和をコントロール群の尿量の総和で除した値と検体投与群の糞量の総和をコントロール群の糞量の総和で除した値とを表６に示す。これより本発明の一般式(Ｉ)で表される化合物及び／又はその生理的に許容される塩は便通促進作用及び排尿促進作用（利尿作用）に優れることがわかる。
【００４９】【表９】
表９
┌────┬──────┬──────┐
│検体    │尿量比      │糞量比      │
├────┼──────┼──────┤
│実施例１│１．１２    │１．２１    │
│実施例２│１．０７    │１．２４    │
│実施例３│１．１９    │１．１２    │
└────┴──────┴──────┘    」なお，【００４８】の「表６」は【表９】を示すものと認められる。「【００５０】「【発明の効果】本発明によれば，･････消化液分泌促進作用，発汗促進作用，便通促進作用，及び利尿作用からなる群から選ばれる津液作用を改善する効果を有する津液改善剤を提供することができる。」
エ本願発明について
上記アによれば，本願発明は，加齢による各種症状により発生した栄養不良を治療するために，シムノール又はシムノール硫酸エステルと，大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体と，クルクミンとを含む構成の栄養剤を提供し，その服用による効果として，慢性疲労，精力減退，食欲不振，意欲減退等の改善がされたとする発明である。
(2)構成の容易想到性について
ア検討
上記(1)イのとおり，引用例１には，中国伝統医学の「気血水」の概念における「血の科学」に関連する作用を有するとするシムノール又はシムノール硫酸エステルと，「水の科学」に関連する作用を有するとする大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体とを組み合わせることで，「血の科学」に関連する作用と「水の科学」に関連する作用とがそれぞれ増強され顕著な疲労回復効果が示されたとする栄養剤が開示されている。
一方，上記(1)ウのとおり，引用例２には，次の一般式(Ｉ)で表される化合物が，漢方思想の「気血水」の考え方における「津液作用」を改善する性質を有し，津液改善剤として使用できることが記載され，その一般式(Ⅰ)に含まれるカプサイシン，シナピン又はクルクミンのそれぞれを投与した結果，胃液分泌促進，便通・排尿促進等の効果があったことが具体的に記載されている。
引用例１に記載された「水の科学」に関連する作用と引用例２に記載された「津液作用」とは，共に中国伝統医学の「気血水」の概念に基づくものであり，引用例１の「水の科学」に関連する作用が「血管で運ばれた機能発揮のための必要物質を更に血管のない体内各部へ供給するための手段である体内の水流を促進する作用」（【０００３】）とされ，引用例２の「津液作用」が「水分の体外への分泌を司る器官を刺激し，体内水分の体外への分泌を促進させる作用」（【０００５】）とされていることから，両者は同等の作用を有するものに対応することが明らかである。したがって，引用例２に記載された「津液改善剤」は，引用例１に記載された「水の科学」に関連する作用を有する成分に相当する。
そして，引用例２には「津液作用」を有する生薬が多数列挙され（【００２４】），「津液改善剤」を複数用いることが記載されているから（【００２８】），引用例２記載の「津液改善剤」は「津液作用」（「水の科学」に関連する作用）を有する成分を複数併せて用いることが予定されているといえ，一方，引用例１にはシムノール，シムノール硫酸エステル，大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体以外のその他の成分を混合してよいことが記載されている（【０００９】）。そうであれば，引用発明の「水の科学」に関連する作用を更に増強するために，引用例２に記載された「津液改善剤」を引用発明に組み合わせることとし，引用例２において実際に作用が確認されたとするカプサイシン，シナピン及びクルクミンの３種のうちからクルクミンを選択することは，当業者が容易になし得る程度のことであり，格別の創意工夫を要しない。
イ原告の主張について
①原告は，引用発明の栄養剤に栄養剤でない引用発明２を組み合わせる動機付けはない旨を主張する。


しかしながら，引用例２の記載の組成物は，「【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，津液作用の改善効果を有する津液改善剤，及びそれを含有する食品，医薬等の経口投与用組成物に関する」ものであって，引用発明の栄養剤を含むものであるから，引用例２に「栄養剤」と記載されていないことは引用発明と引用発明２とを組み合わせることの支障になるものではない。
原告の上記主張は，理由がない。
②原告は，便通改善効果を高めるには当業者は下剤を加える旨を主張する。しかしながら，審決がその判断において便通改善効果に触れたのは，引用例１の「水の科学」に関連する作用と引用例２の「津液作用」との同一性を基礎付ける具体例として摘示したまでのことであり，便通改善効果のみに着目して引用発明と引用発明２との関連性を導いたものではなく，いわんや本願発明，引用発明及び引用発明２を専ら便通改善効果に関する発明と認定したものでもない。原告の上記主張は，審決を正解しないものであり，理由がない。③原告は，引用発明２の記載からクルクミンを引用発明と組み合わせる動機付けがない旨を主張するが，上記アに照らして，上記原告の主張は理由がない。④原告は，シムノール又はシムノール硫酸エステルが「津液改善剤」とすれば，引用発明にはシムノール又はシムノール硫酸エステルが含まれているから，更に加えて「津液改善剤」であるクルクミンを引用発明に加える動機付けがない旨を主張するが，審決は，シムノール又はシムノール硫酸エステルが「津液改善剤」であるとは認定していないのであり（審決８頁１２～１５行目は，シムノール又はシムノール硫酸エステルが「津液作用」を増強させるとしたまでであり，シムノール又はシムノール硫酸エステルが「津液改善剤」であるとはしていない。），上記原告の主張は，前提を誤認するものであり，失当である。
⑤原告は，引用例２の「津液改善剤」の中からクルクミンを選択する動機付けがない旨を主張する。
そこで，引用例２においてカプサイシン，シナピン，クルクミンについて示された各種「津液改善作用」のデータを検討すると，上記(1)ウのとおり，対照例との比較相対的４段階評価において，胃液分泌促進作用について，カプサイシンを含む実施例の平均評点が２.７，シナピンを含む実施例の平均評点が２.６，クルクミンを含む実施例の平均評点が２.５であって（【００４６】【００４７】），クルクミンの効果はカプサイシンやシナピンを上回るものではないが，それらと大差はなく，尿量比及び糞量比を調べた便通・排尿の促進作用に関しても大同小異の結果である（【００４８】【００４９】）。このとおり，引用例２に記載されたデータからクルクミンが劣ったものとは認められず，カプサイシン，シナピン，クルクミンは同等の効果を持ったものと理解される。したがって，具体的に効果が示された上記３種のうち，殊更にクルクミンを引用発明との組合せの候補から除外すべき事情はなく，いずれを引用発明と組み合わせるかは，当業者が任意に設定できることである。したがって，原告の上記主張は，理由がない。
⑥原告は，引用例２において，具体的な効果が示されたカプサイシン，シナピン，クルクミンの３つの中で最も劣ったクルクミンを選択することには阻害要因がある旨主張するが，その主張に理由がないことは上記⑤のとおりである。また，原告は，引用発明にクルクミンを組み合わせたときに配合禁忌の問題が生じないとはいえないから，阻害事由があるとの趣旨の主張をする。しかしながら，[1]引用例１には「【０００９】この出願発明は，シムノールおよび／またはシムノールエステル，とくに，シムノールおよび／またはシムノールエステルと，イソフラボンおよび／またはイソフラボン配糖体が含まれていればよいが，その他の成分として，医薬品の場合には，医薬品一般が使用され，ビタミン類，抗生物質，抗ガン剤，ヘム鉄，プルーンエキス，生薬としては自律神経に支配される器官，腺，血管の機能を賦活するもの，消化を助けるものその他を混合してもよい。」と広く併用できる他の成分が記載されているところ，[2]クルクミンは，伝統的な生薬であってカレー粉の原料（ターメリック）や各種食品の着色剤としても用いられるウコンの中に存在する有効成分であり，ウコン又はクルクミンがヒトへの適用実績を豊富に有し，他の有効成分と併用しても安全で汎用性が高い有効成分であるということは本願出願日当時の技術常識であると認められる（乙１，２）。したがって，引用例１に接した当業者は，引用発明の２成分に更にクルクミンを追加して用いた場合に，各有効成分の作用が阻害されたり，重篤な副作用が出るといった配合禁忌のような悪影響が生じるとは考えない。
したがって，原告の上記主張は，理由がない。
(3)効果の顕著性について
①原告は，引用例１及び引用例２に記載された便通改善に関する効果からは，本願発明の栄養剤の慢性疲労や精力減退の改善，体力増強などの効果を予測することはできない旨を主張する。
しかしながら，クルクミンを含まないとの点では本願発明と相違するものの，本願発明と同様の栄養剤である引用発明においては，便通改善効果のみならず，顕著な疲労回復，病気の予防，自然治癒能力の増強，病後の回復促進の効果を有するとされ（引用例１【００２７】【００３０】），さらに，クルクミン等の「津液改善剤」である引用例２の組成物には，消化液分泌促進作用，利尿作用，便通促進作用等の津液作用を広く改善したとされている（【００１０】【００４６】～【００５０】）。したがって，本願発明の上記効果は，引用例１及び引用例２の記載に基づいて当業者が予測し得る範囲内のものといえる。
原告の上記主張は，前提を誤認するものであり，理由がない。②原告は，甲第６号証の記載又は医療現場で実施されていること自体から，本願発明には引用発明から予測できない優れた効果がある旨を主張する。まず，発明が実際に用いられることはその効果の大小によってのみ決せられることではなく，本願発明が実施されたことが直ちに引用発明及び引用発明２に比して本願発明の効果が顕著であることを明らかにするものではなく，医療現場で実施されていることから本願発明に顕著な効果がある旨の主張部分は失当である。次に，甲第６号証について検討するも，甲６参考資料１から甲６参考資料５まで（これに関連する甲８号証の記載〔４５頁〕，及び甲第１７号証から甲第２０号証までを含む。）に基づいて認定できることは，シムノール又はシムノール硫酸エステル，大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体，並びにクルクミンの３成分を併用する本願発明の構成が一定の効果を示したことだけである。したがって，上記各証拠は，本願発明が，クルクミンを除く，シムノール又はシムノール硫酸エステル並びに大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体の２成分を併用する引用発明に対して，クルクミンを加えて上記３成分を併用する場合に予測される効果と比較して，予測されないどのような顕著な効果を有するのかについてを客観的に明らかにするところはない。


平成２７年６月１８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ネ）第１００３９号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２６年（ワ）第３３４３３号）
口頭弁論終結日平成２７年６月４日
判     決
控訴人               株式会   社建築   ピボッ   ト訴訟代   理人弁   護士                野   村   吉太郎
被控訴人               Ｙ
主     文
１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人は，控訴人に対し，１００５万４８００円及びこれに対する平成２６年１２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３控訴人のその余の請求を棄却する。
４訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１０分し，その１を控訴人の負担とし，その余を被控訴人の負担とする。
５この判決の第２項は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，５５８万６０００円及びこれに対する平成２６年１２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，控訴人が，被控訴人が控訴人の建築ＣＡＤソフトウェア製品（製品名「ＤＲＡ－ＣＡＤ１０」。以下「本件ソフトフェア」という。）のプログラムを一部改変したソフトウェア（以下「本件商品」という。）を本件ソフトフェアであるとしてインターネットオークションサイトに出品し，そのプログラムファイルをウェブサイトにアップロードし，落札者にダウンロードさせた行為が控訴人が有する本件ソフトフェアのプログラムの著作権（複製権，送信可能化権，翻案権）の侵害に当たるなどと主張して，被控訴人に対し，著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として１１１７万２０００円及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は，被控訴人は，適式の呼出しを受けながら，原審の本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面も提出しないので，被控訴人において控訴人主張の別紙記載の請求原因事実を自白したものとみなした上で，控訴人が著作権法１１４条３項に基づいて損害賠償を請求することができる控訴人の損害額は，本件ソフトフェアの標準小売価格に相当な実施料率である５０パーセントを乗じて算定した５５８万６０００円である旨認定し，同額及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を被控訴人に命じる限度で，控訴人の請求を一部認容した。
これに対し控訴人は，原判決中，控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
第３当事者の主張
１控訴人は，別紙記載のとおり，請求原因を主張し，さらに，当審において，次のとおり主張した。
（当審における控訴人の主張）
(1)原判決は，①著作権法１１４条３項は，著作権の侵害行為があった場合に，著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額である使用料相当額については，権利者に，最低限の損害額として損害賠償請求を認める趣旨の規定である，②本件のように，被控訴人が本件ソフトウェアの違法複製版をダウンロード販売したという事案においては，本件ソフトウェアを複製した商品を販売する者から控訴人が受けるべき使用料相当額を算定すべきであるところ，本件においては，著作権者の標準小売価格を前提としてこれに相当な実施料率を乗じて使用料相当額を算定するのが相当であると解されるとして，控訴人の損害額は，控訴人製品（本件ソフトウェア）の標準小売価格に，ソフトウェア等の技術分野における実施料率に関する統計データ（「実施料率【第５版】(社団法人発明協会発行)，「ロイヤルティ料率データハンドブックＪ（財団法人経済産業調査会発行））を引用して認定した「実施料率」５０パーセントを乗じて算定した５５８万６０００円と認定判断したが，以下のとおり，誤りである。
ア被控訴人と被控訴人の顧客（エンドユーザー）とがオークションサイトで行った取引は，被控訴人においては，自らの行為が違法な著作権侵害行為であることを知り，かつ，被控訴人の顧客においても，被控訴人の行為が違法な著作権侵害行為であることを知りながら，行われたものであり（普通に考えれば，正規品価格が約２０万円（本件ソフトウェアの標準小売価格）もする商品が５０００円以下の価格（被控訴人が出品した本件商品の出品価格）で買えるはずがなく，被控訴人も本件商品がソフトウェアメーカーからのサポートも受けられないことを明記している。），被控訴人と被控訴人の顧客とは，違法な著作権侵害について共犯的関係に立つものであるから，通常の取引関係と類似の関係と捉えるべきではない。すなわち，被控訴人の顧客は，本件商品がアクティベーション機能を外された違法ソフトウェアであることを知りながら，被控訴人に代金を支払い，違法ソフトウェアをダウンロードしているのであるから，被控訴人と共同して違法な著作権侵害行為を行ったものといえる。したがって，原判決が，著作権法１１４条３項に基づく控訴人の損害額を認定するに当たり，被控訴人が被控訴人の顧客に対し本件商品をダウンロード販売したものと認定（評価）したこと自体が誤りであって，本件は通常のダウンロード販売と同じように評価することはできないのであるから，本件ソフトウェアを複製した商品を販売する者から控訴人が受けるべき使用料相当額を算定すべきであると判断したことも誤りである。イまた，仲介業者が違法と知りながら，プログラムを違法コピーして，当該プログラム（海賊版プログラム）を廉価でエンドユーザーに売却し，エンドユーザーも当該海賊版プログラムが違法なものであることを知っていた場合には，共同不法行為が成立し，仲介業者及びエンドユーザーは，連帯して著作権法１１４条３項に基づく損害額の損害賠償債務を負うのであるが，この場合に，仲介業者が賠償すべき損害額がエンドユーザーが賠償すべき損害額よりも低く評価されるべき理由はない。
そうすると，本件は，エンドユーザーが違法と知りながら，自らプログラムをコピーして違法に使用する，いわゆる「企業内不正コピー」の場合に，著作権者がエンドユーザーに対して著作権法１１４条３項に基づく損害額の損害賠償を求める場合と同等に考えるべきである。しかるところ，原判決は，控訴人は本件ソフトウェアのダウンロード販売をしていないという事実や，控訴人が本件ソフトウェアのエンドユーザーに対する直接販売価格（標準小売価格）を立証する証拠を提出したことを無視した上，被控訴人は請求原因事実について何ら答弁をせずに，原審の本件口頭弁論期日を欠席したにもかかわらず，ソフトウェア等の技術分野における実施料率に関する統計データを独自に引用して，独自の理論に基づき，著作権法１１４条３項に基づく控訴人の損害額を認定した誤りがある。


ウ日本を含む加盟国によって締結された，知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（以下「ＴＲＩＰＳ協定」という。）４５条１項は，「司法当局は，侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し，知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有する。」と規定し，同条２項は「司法当局は，また，侵害者に対し，費用（適当な弁護人の費用を含むことができる）を権利者に支払うよう命ずる権限を有する。適当な場合において，加盟国は，侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったか又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときでも，利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命ずる権限を司法当局に与えることができる。」と規定している。著作権法１１４条３項は，ＴＲＩＰＳ協定４５条が権利者の権利保護に資するよう意図された趣旨を踏まえて解釈されるべきである。そして，著作権法１１４条３項の「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」にいう「受けるべき金銭の額に相当する額」とは，正規品であるソフトウェアの複製物を購入した者（以下「正規ユーザー」という。）が現実に支払った対価の額と同額ではなく，仮に事後的に（侵害行為発覚後に）過去の行為に対する許諾料相当額を損害賠償として請求し，正規ユーザーが支払う対価と同等・公平な金額を徴収するとすれば，その金額はいくらとなるのかという観点から決定されるべきものである。換言すれば，「受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たり，使用許諾を受けて使用している者と，使用許諾を受けずに無断使用している者とを，必ずしも同一に論じる必要はなく，むしろ，客観的に見て両者が同等・公平の負担をしたと考えられる金額こそが，「受けるべき金銭の額に相当する額」に該当するというべきである。
しかるところ，事後的な許諾料相当額による損害賠償として，被控訴人による本件ソフトフェアのプログラムの著作権の侵害行為に対し控訴人が受けるべき金銭に相当する額は，少なくとも本件ソフトウェアの正規品価格（標準小売価格）１９万９５００円を基礎に算定した金額を下ることはない。
すなわち，インターネットのオークションサイトでソフトウェアの違法複製が組織的かつ大量に行われることは，ソフトウェア産業成立の基盤を浸食するものであり，これを放置するならば，ソフトウェア産業の健全な発展はおろか，その存立すら到底望むべくもない。また，違法行為が発覚した後に事後的に支払うべき金額が，事前に適法に支払う金額よりも割増になることは，公平なものとして一般に広く受け入れられている社会的なルールでもある。例えば，印紙税法２０条１項は，印紙税を納付すべき課税文書に収入印紙を貼付しなかった場合には，納付しなかった印紙税の額とその２倍に相当する金額との合計額（つまり３倍）に相当する過怠税を徴収する旨を定めている。また，キセル乗車等，鉄道の違法な利用について，鉄道営業法１８条２項の規定を受けた鉄道運輸規程１９条は，「有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」と定めている。(2)以上のとおり，原判決の判断には誤りがある。そして，前記(1)アないしウによれば，控訴人は，被控訴人に対し，著作権法１１４条３項，民法７０９条に基づき，１１１７万２０００円（本件ソフトウェアの標準小売価格１９万９５００円×５６本）及びこれに対する平成２６年１２月２８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるというべきである。
２被控訴人は，適式の呼出しを受けながら，原審の本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面を提出しない。さらに，被控訴人は，当審においても，適式の呼出しを受けながら，本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面を提出しない。
第４当裁判所の判断
１被控訴人の著作権侵害の成否について
(1)前記第３の２のとおり，被控訴人は，適式の呼出しを受けながら，原審及び当審の本件口頭弁論期日に出頭せず，原審及び当審のいずれにおいても，答弁書その他の準備書面も提出しないから，別紙記載の請求原因第１ないし第４，第５の１及び２の各事実は明らかに争わないとしてこれを自白したものとみなす。
(2)前記(1)の認定事実を総合すれば，①本件ソフトウェア（製品名「ＤＲＡ－ＣＡＤ１０」）は，建築設計図面の作成，編集及び印刷，建築３次元モデルの作成，レンダリングを行う機能を有するソフトウェアであり，本件ソフトウェアのプログラムは，著作権法１０条１項９号の「プログラムの著作物」に該当すること，②控訴人は，本件ソフトウェアのプログラムの著作権者であること，③控訴人が販売する本件ソフトウェアの正規品においては，本件ソフトウェアを起動させるには所定のシリアルナンバーを入力してアクティベーションを行う必要があるように設定されていたこと，④被控訴人は，控訴人の許諾を得ずに，本件ソフトウェアのプログラムをデッドコピーするとともに，アクティベーションの設定を無効化するプログラム「実行ファイルCrack￥DRAWIN.exe」を作成し，このプログラムが機能するように本件ソフトウェアのプログラムを一部改変し，その一部改変したプログラム（本件商品）をインターネット上のウェブサイトにアップロードしたこと，⑤被控訴人は，訴外ヤフーが運営するインターネットオークションサイト「ヤフオク」において，Yahoo!JAPANID「●●●」の名称で，平成２５年１２月１７日から平成２６年２月２５日までの間に５６回にわたって，「建築設計・製図CADDRA-CAD１０」という商品名（本件ソフトフェアの製品名と同一）で本件商品を１本当たり４９８０円で出品し，その全てにおいて落札があり，その落札者に同額で販売したこと，⑥本件商品の落札者は，本件商品がアップロードされた上記ウェブサイトから，本件商品をダウンロードし，被控訴人の作成したインストールマニュアルに従って上記実行ファイルをコピーして，貼り付けることにより，アクティベーションの設定を無効化し，シリアルナンバーを入力せずに本件商品を使用できるようになったことが認められる。以上によれば，被控訴人が控訴人の許諾を得ずに本件ソフトウェアをデッドコピーして本件商品を作成し，これをウェブサイトにアップロードし，自動公衆送信が可能な状態にしたものと認められるから，被控訴人の上記行為は，控訴人が有する本件ソフトウェアのプログラムの複製権（著作権法２１条）及び送信可能化権（同法２３条１項）の侵害行為に当たるものと認められる。
そして，上記認定事実によれば，被控訴人は，故意により，控訴人が有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権（複製権及び送信可能化権）を侵害したことは明らかであるから，控訴人に対し，著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負うものと認められる。
２控訴人の損害額について


(1)控訴人は，控訴人が有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権の侵害行為を行った被控訴人に対し，著作権法１１４条３項に基づき，本件ソフトウェアのプログラムの「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を自己が受けた損害額として，その損害賠償を請求することができる。控訴人は，著作権法１１４条３項に基づく控訴人の損害額は，本件商品の販売数量５６本に本件ソフトウェアの標準小売価格１９万９５００円（消費税込み）を乗じた合計１１１７万２０００円と認定すべきである旨主張する。
アそこで検討するに，前記１(1)の認定事実と証拠（甲１ないし３，８，９，１０，１６）及び弁論の全趣旨によれば，①控訴人は，本件ソフトウェアを業務用パッケージソフトウェア製品（甲２）として顧客に直接販売し，又は販売店，代理店を通じて販売していること，②本件ソフトフェアの使用許諾書（甲１０）には，「本製品（プログラム，データおよびマニュアル）については，使用許諾契約を設けており，お客様が本契約書に同意された場合のみご使用いただけます。」，「弊社はお客様に，同封されたプログラム又はデータ一式を単一のコンピュータ（すなわち単一中央処理装置）で使用する権利を付与します。したがって２台以上のコンピュータで本製品を使用する場合，使用する台数分だけ，本製品を購入する必要があります。また，本製品をネットワークを通じて，あるコンピュータから他のコンピュータに送ることは許されません。」（「２．使用権」），「弊社が本製品に関してお客様へ付与している権利は使用権のみで，お客様は本製品の第三者への譲渡はできません。」（「３．譲渡の禁止」），「お客様は本製品の全部または一部を複製することはできません。」（「４．複製等の禁止」）などの記載があること，③控訴人は，本件ソフトフェアの定価を１９万９５００円（消費税込み）と定めていること，④控訴人が顧客に対して営業担当者経由の直接販売又はオンライン販売をする場合には，定価から１０パーセントを値引きした１７万９５５０円（消費税込み）で販売していたこと（甲１６），⑤控訴人は，オンライン販売をしているが，ダウンロード販売は行っていないことが認められる。上記認定事実によれば，本件ソフトウェアの定価は，本件ソフトウェアの使用許諾料に相当するものであり，控訴人は，顧客（ユーザー）に対し直接販売（オンライン販売を含む。）をする場合の本件ソフトフェアの使用許諾料を定価から１０パーセント控除した１７万９５５０円に設定していることが認められる。
イこれに加えて，被控訴人による本件ソフトフェアのプログラムの著作権（複製権及び送信可能化権）の侵害行為の態様は，故意により，本件ソフトウェアのプログラムをデッドコピーし，そのアクティベーションの設定を無効化するプログラムを組み込んだ本件商品を本件ソフトウェアと同一の商品としてインターネットオークションサイトに出品し，本件商品のプログラムをインターネット上のウェブサイトにアップロードし，落札者に対し，ダウンロード販売をしたというものであり，その違法性が高いこと及びその市場への影響等諸般の事情を総合考慮すると，本件において，控訴人が，被控訴人の上記侵害行為について，本件ソフトウェアのプログラムの上記著作権の行使につき「受けるべき金銭の額に相当する額」（著作権法１１４条３項）は，本件ソフトフェアの定価１９万９５００円から１０パーセントを控除した１７万９５５０円に，本件商品の販売数量５６本を乗じた１００５万４８００円と認めるのが相当である。そうすると，控訴人は，被控訴人に対し，本件ソフトフェアの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として，著作権法１１４条３項に基づく損害額１００５万４８００円及びこれに対する平成２６年１２月２８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)控訴人は，これに対し，著作権法１１４条３項の「受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たり，使用許諾を受けて使用している者と，使用許諾を受けずに無断使用している者とを，必ずしも同一に論じる必要はなく，むしろ，客観的に見て両者が同等・公平の負担をしたと考えられる金額こそが，「受けるべき金銭の額に相当する額」に該当するから，事後的な許諾料相当額による損害賠償として，被控訴人による本件ソフトフェアのプログラムの著作権の侵害行為に対し控訴人が受けるべき金銭に相当する額は，少なくとも本件ソフトウェアの正規品価格（標準小売価格）１９万９５００円を基礎に算定した金額を下ることはないなどと主張する。しかしながら，前記(1)ア認定のとおり，控訴人は，本件ソフトフェアを顧客に直接販売をする場合の使用許諾料を定価（１９万９５００円）から１０パーセントを控除した１７万９５５０円としており，仮に控訴人が被控訴人が落札者に販売した本件商品と同等の数量の本件ソフトウェアを顧客に直接販売（使用許諾）したとしても，上記金額を上回る使用許諾料を得ることはできなかったことを考慮すると，控訴人の上記主張は採用することができない。
３結論
以上の次第であるから，控訴人の請求は，１００５万４８００円及びこれに対する平成２６年１２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し，その余は理由がないから棄却すべきである。
したがって，本件控訴の一部は理由があるから，原判決を上記のとおり変更することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      富田善   範
裁判官      大鷹一   郎
裁判官      鈴   木   わかな
（別紙）          請求原因
第１当事者等
１控訴人は，建築設計関連のプログラム開発及びこれらに関連するインターネットの技術開発を業とする会社である。
控訴人は，いわゆる建築CADソフトウェアであり，建築設計図面の作成，編集及び印刷，建築３次元モデル作成，レンダリングを行う機能を有するプログラムであるDRA-CADシリーズの著作権を有する。
２被控訴人は，訴外ヤフー株式会社（以下「訴外ヤフー」という。）が運営する「ヤフオク！」（以下「ヤフオク」という。）という名称でのインターネットオークションサイトにおいて，控訴人製品であるDRA-CAD１０（本件ソフトウェア）を販売すると宣伝し，一部改変した違法複製品である本件ソフトウェアの商品（本件商品）をいわゆるダウンロード販売して対価を得た個人である。第２控訴人が本件ソフトウェアの著作権及び著作者人格権を有すること１本件ソフトウェアは，いわゆる建築CADソフトウェアであり，建築設計図面の作成，編集及び印刷，建築３次元モデル作成，レンダリングを行う機能を有するプログラムによって構成されているから，著作権法２条１項１０号の２，同１０条１項９号のプログラムの著作物に当たる。
２本件ソフトウェアは，控訴人がその製作を発意し，控訴人の従業員を使用して製作させたものである。なお，控訴人は，本件ソフトウェア起動時のバージョン情報及びCDレーベルに著作権表示を行っている。３よって，著作権法１５条２項に基づき，本件ソフトウェアの著作権及び著作者人格権は，控訴人に帰属する。
第３被控訴人の特定


１控訴人は，平成２６年２月２４日，訴外ヤフーに対し，ヤフオクに控訴人商品である本件ソフトウェアの著作権を侵害された情報が掲載されていることを理由として，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律４条１項に基づき，発信者情報開示請求書を送付し，任意の開示を要請した。しかし，訴外ヤフーは開示を拒否したため，控訴人は訴外ヤフーを被告として，発信者情報開示請求訴訟を提起した。その結果，平成２６年１０月１５日，控訴人と訴外ヤフーは訴訟上の和解をし，訴外ヤフーは，同日，被控訴人を当該発信者として開示した。
２控訴人は，被控訴人に対し，平成２６年１０月３１日付けの内容証明郵便により，被控訴人が本件商品を違法に販売した本件ソフトウェアの標準小売価格を基準にした損害賠償請求を行い，当該書面は平成２６年１１月１日に被控訴人に到達した。ところが，被控訴人からは何の連絡もなく，損害金の支払もない。
第４本件商品は控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害していること
１複製権侵害
控訴人の担当者は，平成２６年１月１４日，同１３日に出品された本件商品が本件ソフトウェアの違法コピーかどうかを確認するため，ヤフオクにおいて，被控訴人から本件商品を落札した。そして，同担当者は，発信者の作成したインストールマニュアルに従って，本件商品のファイルを被控訴人の指示したサイトからダウンロードした。本件商品のプログラムと本件ソフトウェアのプログラムを対比した結果，後述の改変部分以外は，全て同一であった。これらのことから，被控訴人は，落札者に対し著作物を販売譲渡する目的で，本件ソフトウェアのファイルを，控訴人に無断で，上記ダウンロードサイトに記録・蔵置する行為を行ったことを確認できた。同サイト上に記録・蔵置された本件商品のプログラムは，本件ソフトウェアと実質的同一性が認められるから，被控訴人の記録・蔵置行為は，本件ソフトウェアの複製に当たり，控訴人の複製権を侵害した。
２送信可能化権侵害
被控訴人は，上記のとおり，インターネットを使用して，本件商品のプログラムファイルを同サイトにアップロードした。
被控訴人の上記行為は，公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に著作物の情報を記録する行為であるから，著作物の送信可能化(著作権法２条１項９号の５イ)に当たる。よって，被控訴人の行為は送信可能化に当たり，被控訴人は控訴人の送信可能化権を侵害した。
３著作者人格権侵害（同一性保持権侵害）及び翻案権侵害本件ソフトウェアの正規製品には，いわゆるアクティベーションが設定されており，シリアルナンバーを入力しないと本件ソフトウェアが起動しない設定がされている。
しかし，本件商品の落札者が，被控訴人の作成したインストールマニュアルに従って実行ファイルCrack￥DRAWIN.exeをコピー，貼り付けすると，本件ソフトウェアのファイルが上書きされ，アクティベーションが無効化されて，シリアルナンバーを入力しなくても本件ソフトウェアが起動するように変更が加えられる。
本件ソフトウェア正規版と，本件商品のプログラム実行ファイルCrack￥DRAWIN.exeが上書きされた後のプログラムを対比すると下記のような違いがある。アドレスDRAWIN.exe（Ver.10.0.1.8）   Crack\DRAWIN.exe
（本件ソフトウェア正規版）    （本件商品）
003A13C4:   E8                  B8003A13C5:   C7               01003A13C6:   2C               00003A13C7:   C6               00003A13C8:    FF              00003A13CB:    0F                90003A13CC:    85             E9上記ソフトウェアのDRAWIN.exeファイルの改変はプログラム実行ファイルをコピー，貼り付けすることにより行われ，その操作は被控訴人ではなく落札者が行う。しかし，落札者は，被控訴人の作成したインストールマニュアルの指示に従って操作するのであるから，実質的には，被控訴人が落札者を利用して改変行為を行ったといえる。
よって，被控訴人は本件ソフトウェアの改変行為を行い，控訴人の著作者人格権（同一性保持権）及び翻案権を侵害した。
第５控訴人の損害
１被控訴人は，Yahoo!   JAPANID「●●●」の名称で，２０１３（平成２５）年１２月１７日から平成２６年２月２５日までの間に５６回にわたって，「建築設計・製図CADDRA-CAD１０」という商品名を掲載してヤフオクに本件商品を４,９８０円で出品し，その出品情報がヤフオクに掲載された。また，５６回全ての出品について入札があり，本件商品が落札された。なお，この５６回のうち，平成２６年１月１３日に出品された本件商品は，上述のとおり，本件ソフトウェアと実質的に同一のプログラム（いわゆるデッドコピー）であったし，被控訴人による販売形態は全く同一であったから，残り５５回分についてもいわゆるデッドコピーであることは明らかである。したがって，控訴人は被控訴人の不法行為により本件ソフトウェアを正規に販売する機会を５６回分（５６本分）失ったというべきである。
２本件ソフトウェアの標準小売価格は１９万９５００円（消費税込み）であり，その５６本分は合計１１１７万２０００円である。
３著作権法１１４条３項では，著作権者が「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として，その賠償を請求することができる」とし，さらに同条４項では同条３項に「規定する金額を超える損害の賠償を妨げない」としている。
４本件においては，控訴人が本件ソフトウェアを販売する場合に購入者が通常支払う金額は１本当たり１９万９５００円（消費税込み）であるから，上記のような違法行為を行った被控訴人に同額を負担させることが正義にかなうというべきである。なぜなら，被控訴人が販売手数料などの中間利益を控除した残額を支払えば良いことになると，違法行為をした方がかえって得になり，違法行為を助長してしまうからである。また，著作権法１１４条４項の規定も控訴人の主張を支えるために新設されたものというべきである。
第６まとめ


平成２４年１２月１２日宣告
平成２３年第１２２６号，平成２４年第１２２号
判            決
主            文
被告人を懲役１４年に処する。
未決勾留日数中２３０日をその刑に算入する。
理            由
（罪となるべき事実）
被告人は，
第１飲酒の影響により，前方注視及び運転操作が困難な状態で，平成２３年１２月１０日午後１１時２分頃，兵庫県加西市ａ町ｂ番地のｃ所在のコンビニエンスストア「Ａ店」駐車場から普通貨物自動車（軽四）を発進させて運転を開始し，もって，アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同自動車を走行させたことにより，同日午後１１時５分頃，同市ｄ町ｅ番地のｆ付近道路において，時速約４０キロメートルで走行中，居眠り状態に陥り，自車を同道路左端外側に進出させ，折から，同道路左端の外側線付近にいたＢ（当時１２歳）及びＣ（当時８歳）に自車前部を衝突させて（以下「本件事故」という。），両名を路外等にはね飛ばして転倒させ，よって，即時同所において，前記Ｂを前頭蓋底粉砕骨折等に基づく脳挫滅及び外傷性脳蜘蛛膜下出血により，前記Ｃを頭蓋粉砕骨折等に基づく脳挫滅により，それぞれ死亡するに至らしめた第２同日午後１１時４２分頃，同市ｄ町ｇ番地のｈ先路上に停車中の警ら用無線自動車内において，被告人に対する飲酒検知に使用した兵庫県Ｄ警察署署長Ｅ管理にかかる飲酒検知管在中の保護管を持っていた同署司法警察員Ｆの左手を，左手でつかんだ上，右手で同保護管をつかんで力を込め，同保護管の中央付近から折り曲げて曲損（損害額約２２０円相当）し，もって他人の器物を損
壊した
ものである。
（補足説明）
１弁護人は，判示第１の事実について，被告人は，本件事故の時点においてアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったと認識していなかったのであるから，危険運転致死罪が成立しない旨主張するので，この点につき検討する。
２関係各証拠によれば，次の事実が認められる。
被告人は，平成２３年１２月１０日午後６時頃から，食堂Ｇにおいて，焼酎のお湯割り（３４０ミリリットル，アルコール度数２５％）を普段は１ないし２杯飲むところを３杯飲むなどし，さらに，午後８時３０分頃からは，スナックＨ（以下，単に「Ｈ」という。）において，持参したワイン（アルコール度数１２．５％）を約３２０ミリリットル飲んでいた。
また，Ｈでは，当初こそ知人と会話していたが，知人が退店してからは，リズムをとるなどしてカラオケを歌ったり，カラオケを歌った他の客に声をかけたりしたことはあったものの，ほとんど，頭を下げてカウンターに突っ伏すようになったり，椅子の後ろにもたれかかり俯くなどして居眠りをしていた。被告人は，同日午後１１時前頃，代金の精算をしてＨを出，同日午後１１時頃，判示のＡ店（以下単に「Ａ」という。）に行き，買い物をしたが，店内において，上体がふらつき，また，レジで支払いをするのに違った方向に行きかけるなど足下も多少ふらついていた。
被告人は，同日午後１１時２分頃，Ａを出発し，道路の中央線を頼りに判示の普通貨物自動車（以下「本件自動車」という。）を運転していたが，運転中に視野が狭くなるのを感じた。そして，被告人は，同日午後１１時５分頃，Ａから約８００メートル離れた本件事故現場において，本件自動車の左前部を道路外に進出させるなどし，本件事故を起こしたが，現場付近は，緩やかな左カーブとなっており，見通しも悪くない場所であったにもかかわらず，被告人が本件自動車のブレーキを踏んだ形跡はなかった。
被告人は，同月１１日午前１時２０分頃，飲酒検知検査を受けたが，その結果，被告人の呼気からは，１リットルにつきに約０．４ミリグラムのアルコールが検出された。
なお，被告人は，この法廷において，判示の事故現場の約３０メートル手前で道路脇の竹やぶが見えたことは覚えているものの，中央線が途中でなくなったことや，途中交差点にあった信号の色，さらには事故直前の状況については全く覚えていないと供述している。
３Ｉの供述の信用性について
ところで，Ｈの経営者であるＩ（以下「Ｉ」という。）は，この法廷において，「被告人が退店した後，ジャンパーを忘れていたので，店外に出て，本件自動車に近寄ったところ，被告人が運転席でハンドルを握ったまま前に倒れるように頭を下げ，居眠りをしていた。本件自動車の運転席側の窓をノックし，被告人にジャンパーを渡したところ，被告人は，『これがないと明日困るんや』と述べていた。被告人の様子を見て危険を感じたことから，代行運転を頼むから待っているよう告げたところ，被告人は，『べっちょない』と大丈夫である旨答えていたが，さらに，『あかんで』『まっとってください』等と告げ，客として来店していた知人女性（以下「知人女性」という。）に，本件自動車を運転して被告人を送るよう頼みに同店内に戻った。しかし，知人女性から了承を得て，店外に出ると，被告人は既に発車していた。」などと供述する。
Ｉの供述の信用性について


アこのＩの供述は，被告人や自身の言動などが具体的に述べられた内容で，上記２で認定のＨ店内における被告人の様子等に照らしても自然な流れである。また，上記知人女性は，この法廷で，被告人がＨを出た後，Ｉが同店を出入りし，同人から代行運転を頼まれたことなどを供述しているが，この知人女性の供述は，Ｉの上記供述内容を裏付けている。そして，この両名及び被告人との人的関係や各供述内容からは，両名が，偽証罪を犯してまで，一致して虚偽の供述をし，被告人を罪に陥れるような動機を見いだすことはできない。これらの事情に鑑みれば，Ｉの上記供述は基本的に信用できる。イこれに対し，弁護人は，Ｉが代行運転を頼むと告げたのに対し，被告人が「べっちょない」などと言ったことは捜査段階で述べていなかった点や，この被告人の発言に対し，Ｉが「絶対，動いたら駄目。」，「あかんで。」と大きな声で注意したと述べている点にも誇張があるとして，Ｉの上記供述は信用できない旨主張する。しかし，Ｉは，捜査官に対しこの法廷と同じような供述をしたと，弁護人の反対尋問において供述しているのであって，本件の捜査方針の変更等の事情により，捜査官がその関心に基づいて，Ｉの供述を全て正確に録取しておらず，Ｉも，公判廷で何度も呼び出されて精神的に参っていたと供述していることからすると，表現に違いがあったとしても，その内容は大筋で一致していることから，供述調書に署名したとも考えられるところである。そうすると，弁護人の主張するような供述の変遷が見られたとしても，Ｈ店外で被告人に代行運転を頼むことを告げたことや，被告人がこれに返答したといった，上記Ｉ供述の根幹部分の信用性に疑いを抱かせるものではない。
ウ上記のとおり信用性の認められるＩの供述その他の関係証拠を総合すれば，Ｉは，被告人が退店した後，忘れ物を届けに被告人のもとへ赴いたが，被告人が本件自動車内で居眠りをしていたので，代行運転を頼む旨被告人に告げたところ，被告人がこれに返答していたことが認められる。
４危険運転の故意について
上記２で認定した本件事故の態様，本件事故直前における被告人の心身の状態及び記憶の程度等に照らすと，本件事故の時点において，被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったことは明らかというべきである。
そして，本件事故がＡ出発からわずか３分しか経っておらず，約８００メートルしか進行していない段階で起こっていることに加え，被告人の飲酒量が上記出発の時点で普段よりも多かったこと，Ｈ店内や同店外で駐車していた本件自動車内での被告人の居眠りの状態，これを見たＩが被告人に代行運転を頼むことを告げていること，Ａ店内での被告人の状態などの上記認定事実からすると，被告人が，Ａ出発の時点においても，アルコールの影響により自動車の正常な運転が困難な状態であったと認めるのが相当である。もっとも，関係証拠によれば，弁護人が指摘するとおり，被告人は，本件事故当時は中程度の酩酊状態であり，Ａ店内で店員と会話し，買い物もできていることや，本件事故の現場まではカーブのある暗く細い道をクラッチ操作を交えながら運転していたことなどの事実は認められる。しかしながら，アルコールの身体に対する影響を専門に研究しているＪの当公判廷における供述によれば，交通事故を起こすことなく，適切に自動車を操作して運転するには，高度の認知，判断及び運動能力が必要であることが認められるところ，弁護人が指摘するような買い物をするなどの行為は，それほど高度な能力が要求されない動作であると認められるのであって，このようなことからすると，弁護人主張の事実をもって，直ちに，Ａ出発時点においても，被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったとの上記認定を左右しないというべきである。
さらに，上記Ｉの被告人に対する言動に対し，被告人が返答していることなどの事実も併せ考えると，被告人が，Ａ出発の時点から，少なくとも一般人の目からは自動車の運転が困難な状態であると見られていることを認識していたというべきであり，危険運転致死罪の故意もあったと認めるのが相当である。
５被告人の供述について
被告人は，この法廷で，Ｈを出る際に居眠りしたことはなく，Ｉから代行運転を頼むから待ってるよう告げられたこともないとか，Ａを出る際には，酔ってはいたが運転が困難な状態ではなかったなどと供述する。しかしながら，Ｈ店外でのＩとのやりとりに関しては，上記の通り信用できるＩの供述に反しており，到底信用できない。また，被告人自身の酔いの状態についても，上記認定事実に加え，Ｊ証人の供述内容も併せ考えると，被告人が，アルコールの影響により気が大きくなって過信していたに過ぎないものと考えられ，被告人の故意を否定するものではない。
６結論
以上からすれば，被告人には，危険運転致死罪が成立する。
（法令の適用）
１罰   条                  （科刑上一罪の処理を含む。）判示第１の事実につき各被害者ごとに刑法２０８条の２第１項前段（致死の場合。なお，判示第１の所為は，１個の行為
が２個の罪名に触れる場合であるから，同法５４
条１項前段，１０条により１罪として犯情の重い
Ｃに対する危険運転致死罪の刑で処断。）
判示第２の事実につき同法２６１条
２刑   種の選   択
判示第２の罪につき，懲役刑を選択。
３併   合罪の   処理
同法４５条前段，４７条本文，１０条（重い判示第１の罪の刑に同法４７条ただし書の制限内で法定の加重。）
４未決勾留日数の算入                      同法２１条５訴   訟費用                      刑訴法１８１条１項ただし書（不負担）
（量刑の理由）
被告人の運転行為は，重大な人身事故を引き起こす危険性の高いものであり，二人の被害者を死亡させた結果も非常に重大である。幼い子供を一度に失った遺族の悲しみは察するに余りあり，被告人に対し厳重処罰を求める心情も十分理解できる。さらに被告人は，以前から飲酒運転を繰り返しており，被告人の飲酒運転に対する規範意識の乏しさが，今回の運転行為を行い，本件事故を起こした一因になっているといえる。
これらの事情に照らすと，犯情はかなり悪く，被告人の刑事責任は相当重いが，被告人が反省の情を示し，被告人の妻が出廷して被告人の更生に助力する旨誓っていることや，被告人が対人賠償無制限の任意保険に加入し，既に賠償金の一部が支払われ，今後も被害回復の見込みがあることなどの被告人に酌むべき事情も考慮し，量刑の実情なども斟酌した上で，主文のとおりの刑に処するのが相当と判断した。
（求刑懲役１８年）
平成２４年１２月１２日
神戸地方裁判所第２刑事部


平成２３年（ワ）第２７１０２号特許権侵害行為差止等請求事件
判                  決
当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載の携帯電話を輸入し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
２被告は，前項記載の携帯電話を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，３１２５万円及びこれに対する平成２３年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」に関する特許権を有する原告が，被告が輸入・販売等している別紙物件目録記載の各携帯電話（以下「被告各製品」という。）が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，同特許権に基づいて，被告各製品の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として，３１２５万円及びこれに対する平成２３年９月１日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２争いのない事実等（証拠等〈略〉を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，移動電話通信サービスに係る技術の活用を業とするドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）の法人である。
イ被告は，移動電話通信サービスの提供等を業とする株式会社である。被告は，平成２３年３月３１日に，イー・モバイル株式会社を吸収合併し，その債権債務を包括承継した。
(2)原告の有する特許権等
ア原告は，次の内容の特許権の特許権者である（以下，この特許権を「本件特許権」といい，同特許権に係る特許を「本件特許」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」といい，その内容は別紙特許公報写し〈略〉のとおりである。）。
特許番   号第４６９６１７６号
発明の名称移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法
出願    日平成２２年６月８日
登録    日平成２３年３月４日
イ本件特許は，もともとドイツ国内で出願された特許出願に基づく優先権（優先日：平成１１年３月８日）を主張して，平成１２年２月１５日に日本を指定国として含む国際出願をし，そ   の国内移行手続を経た特許出願（特願２０００－６０４６３４。以下「原出願」という。）について，その一部を分割して，上記アのとおり，平成２２年６月８日に新たに分割出願されたものである。原出願における外国語の明細書及び特許請求の範囲の翻訳文は，平成１３年９月１０日付け「明細書」（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条２項に規定する「明細書」であり，「特許請求の範囲」の記載を含む。）であるが，その内容は，平成２２年３月１日付け「誤訳訂正書」により訂正されている（以下，原出願に係る上記誤訳訂正後の翻訳文の内容を「原出願翻訳文」という。）。なお，原告は，上記分割出願に先立って，β社から，原出願の出願人たる地位（特許を受ける権利）を承継し，平成２０年１月１１日付けで，特許庁に対し，その旨の届け出をした。
(3)本件特許に係る特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲請求項１及び２の各記載は，別紙特許公報写しの各該当項記載のとおりである（以下，請求項１及び２記載の特許発明をそれぞれ「本件発明１」及び「本件発明２」といい，これらを総称して「本件発明」という。）。
(4)構成要件の分説
ア本件発明１
本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ」などという。なお，以下，特許明細書等の図面の符号に対応する数字及び記号等の記載は，省略することがある。）。Ａ複数のユーザクラスが区別される移動無線網で作動するための移動局
において，
Ｂ前記移動局は，ＳＩＭカードからユーザクラスを読み出し，Ｃブロードキャストコントロールチャネルを介してアクセス閾値ビット
およびアクセスクラス情報を受信し，
Ｄ前記アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め，Ｅ前記ユーザクラスに関連するアクセスクラス情報に基づいて，当該移動局が，受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）にアクセスする権限が付与されているのか，あるいはランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）への，当該移動局のアクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められるのかを検
査するように構成されていることを特徴とする
Ｆ移動局。
イ本件発明２
本件発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ｇ」という。）。
Ｇ前記移動局は，アクセス閾値評価を実施するために，前記アクセス閾値とランダム数または擬似ランダム数とを比較する手段を有する請求項１記載の移動局。
(5)被告の行為
被告（ただし，平成２３年３月３１日以前は，吸収合併前のイー・モバイル株式会社。以下同じ。）は，平成２０年３月より全国で第３世代（３Ｇ）携帯電話の音声サービスを開始し，これに伴い，携帯無線電話システムに係る国際   的な標   準仕様   の作成   を目的   とする   団体で   ある３   ＧＰＰ   （３rdGenerationPartnershipProjects）により作成された標準規格（以下「３ＧＰＰ標準」という。）に準拠した被告各製品を，台湾企業のエイチティーシーコーポレーション（以下「ＨＴＣ」という。）から納入を受けて，輸入，販売及び販売の申出を行っている。
(6)３ＧＰＰ標準について
本件特許に関連する３ＧＰＰ標準の仕様は，日本において，民間標準化機関であるＴＴＣ（一般社団法人情報通信技術委員会）やＡＲＩＢ（一般社団法人電波産業会）の標準として採用されており，その内容はおおむね以下のとおりである。


アランダムアクセスチャネル（以下「ＲＡＣＨ」ということがある。）へのアクセス制御方法は，アクセスサービスクラス（以下「ＡＳＣ」ということがある。）の値として，０から７までの八つが存在しており，ＡＳＣ＝０が最高の優先度を有しており，ＡＳＣ＝７が最低の優先度を有している。ＲＡＣＨへのアクセス制御は，ＵＥ（UserEquipment）（以下「移動局」と   いう。   ）にお   いて行   われ，   その手   順は，   ①RACH   txcontrolparameter（Ｒ   ＡＣＨ   伝送制   御パラ   メータ   ）が取   得され   ，②後   述の「   Ｐｉ」と０以上１未満のランダム数Ｒとの比較がされ，③ＲがＰｉ以下である場合に，移動局から”PHY-ACCESS-REQ”という信号が送信されて，ＲＡＣＨ伝送手続が開始される。つまり，移動局のＲＡＣＨへのアクセス権限が付与される。
イ他方   ，全ての移動局は，   ０から９の１０段階   のアクセスクラス（   以下「ＡＣ」ということがある。）にランダムに割り当てられており，その数値は，ＳＩＭカードあるいはＵＳＩＭカードに記憶される。さらに，移動局は，優先度の高い五つの特別なカテゴリー（ＡＣ１１～１５）に割り当てられる場合もあり，この情報も各々のＳＩＭカードあるいはＵＳＩＭカードに記憶されている。
また，移動局には，ＲＡＣＨへのアクセス権限の検査に用いることのできる種々のシステム情報が随時提供されている。このシステム情報は，システム情報ブロックの形で提供され，以下で述べる「ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピング」，「Ｎ」，「ｓｉ」等のシステム情報はシステム情報ブロックにおいて示される。
ウ前記アの①の工程では，RACH   txcontrolparameter（ＲＡＣＨ伝送制御パラメータ）が取得されるが，この中には，移動局がアイドルモード時に取得されるＡＳＣが含まれている。
「ＡＣ   －ｔｏ   －ＡＳ   Ｃマッ   ピング   」（Mapping   ofAccessClasses   toAccessServiceClasses）という情報要素は，アクセスクラス（ＡＣ）とＡＳＣの対応付けをするシステム情報であり，ＳＩＢ５（システム情報ブロックタイプ５）において示される。これらのシステム情報は，ブロードキャストコントロールチャネル（以下「ＢＣＣＨ」ということがある。）を介して移動局に送られる。この情報により，移動局は，ＳＩＭカードあるいはＵＳＩＭカードに記録されているアクセスクラスに関連したＡＳＣを求めることができる。
ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピング情報要素（ＩＥ）を示すと，以下のとおりである。
エまた，持続値と呼ばれるＰ
ｉは，ＡＳＣの値に関連しており，まず，Ａ
ＳＣの値（ＡＳＣ＃ｉ）が０から７までの八つの値から選択された上，これに対応したＰｉが求められることになる。具体的には，それぞれのＡＳＣの値に対応したＰｉ（ｉ＝１～７）は，ＳＩＢ７（システム情報ブロック７）   によっ   て伝送   される   動的持   続レベ   ル（dynamic    persistencelevel）「Ｎ」だけに基づいて算出することができ，場合によっては，更にＳＩＢ５（システム情報ブロックタイプ５）等によって伝送される持続スケーリングファクター（persistencescalingfactor）「ｓ   ｉ」とに基づいて算出することができる。ただしスケーリングファクター「ｓｉ」の伝送は，常にオプションである。
これらの関係を表に示すと，以下のとおりである。なお，この表に記載のとおり，ＡＳＣ＝０の時，Ｐｉは常に１となる。
Ｐ（Ｎ）＝２－（Ｎ－１）
オ前記アの②の工程において，ＡＳＣ＝０の場合，Ｐ   ｉは常に１となり，ランダム数ＲよりもＰｉは常に大きくなるから，移動局は，Ｎの値に依存することなくＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されることになる。これに対し，ＡＳＣ＝１の場合には，ランダム数Ｒと比較されるＰｉは一定とはならず，ＲＡＣＨにアクセス可能となるか否かは，Ｎに基づいて求められるＰ（Ｎ）のランダム数Ｒに対する評価に依存することになる。また，ＡＳＣ＝２～７の場合には，Ｐｉは，ｓ   ｉＰ（Ｎ）として算出され，こうして求められたＰｉとランダム数Ｒとの比較結果に基づいて，アクセス権限が付与される。
(7)被告各製品の構成及び本件発明の充足性
被告各製品は，いずれも３ＧＰＰ標準に従って動作するように構成されている。
そして，被告各製品は，複数のアクセスクラス（ＡＣ）に区別されており，被告によって提供される移動通信無線ネットワークで作動するための携帯電話であるところ，この「アクセスクラス」は，携帯電話等の移動局に割り当てられるクラスであるから，本件発明１における「ユーザクラス」に該当し，また，「被告によって提供される移動通信無線ネットワーク」及び「携帯電話」は，それぞれ本件発明１の「移動無線網」及び「移動局」に該当する。また，携帯電話である被告各製品が「ＥＭＣｈｉｐ」と呼ばれるカードを備え，そこからアクセスクラスを読み出す構成は，「移動局」が「ＳＩＭカードからユーザクラスを読み出し」に該当する。
よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ａ，Ｂ及びＦを充足する。
３争点
(1)被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか
ア構成要件Ｃの充足性
イ構成要件Ｄの充足性
ウ構成要件Ｅの充足性
エ構成要件Ｇの充足性
(2)本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア新規性欠如（無効理由１）
イ進歩性欠如その１（無効理由２）
ウ進歩性欠如その２（無効理由３）
エ進歩性欠如その３（無効理由４）


オ分割要件違反及びそれに基づく新規性欠如（無効理由５）
カサポート要件違反（無効理由６）
キ実施可能要件違反（無効理由７）
(3)原告の請求は権利の濫用として許されないか
(4)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（構成要件Ｃの充足性）について
〔原告の主張〕
(1)構成要件Ｃは，「ブロードキャストコントロールチャネルを介してアクセス閾値ビットおよびアクセスクラス情報を受信し」である。被告各製品においては，３ＧＰＰ標準に従い，ＢＣＣＨ（ブロードキャストコントロールチャネル）を介して，Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングを受信する。
ここで，３ＧＰＰ標準におけるＮは，アクセスが可能となるか否かの閾値（アクセス閾値）であるＰ（Ｎ）を導くための情報であるから，本件発明における「アクセス閾値ビット」に相当する。
仮にアクセス閾値がＰｉ＝ｓｉＰ（Ｎ）であるとしても，ｓｉもＮと同様に基地局から提供されるものであるから，ｓｉとＮが，併せて本件発明の「アクセス閾値ビット」に該当すると解することもできる。また，本件発明における「アクセスクラス情報」とは，ユーザクラスに関連した情報に基づく，通信チャネルへのアクセスの可否に関連した情報であるから，被告各製品におけるＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，本件発明における「アクセスクラス情報」に該当する。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｃを充足する。
(2)被告の主張に対する反論
被告は，３ＧＰＰ標準のＮ，又はＮとｓｉが，構成要件Ｃの「アクセス閾値ビット」に該当しないと主張するが，これらが「アクセス閾値ビット」に該当することは，後記２〔原告の主張〕のとおりである。
〔被告の主張〕
被告各製品が，３ＧＰＰ標準に従い，ＢＣＣＨを介して，Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングを受信すること，及び本件発明における「アクセスクラス情報」が，ユーザクラスに関連した情報に基づく，通信チャネルへのアクセスの可否に関連した情報であることは，認める。
しかし，３ＧＰＰ標準のＮが「アクセス閾値ビット」であること，及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングが「アクセスクラス情報」に該当することは，否認する。
後記２〔被告の主張〕のとおり，本件発明における「アクセス閾値ビット」とは，「アクセス閾値」を２進数表記したビット配列であるが，３ＧＰＰ標準のＰ（Ｎ）は，基地局から移動局に対して送信される数値である動的持続レベルＮを，Ｐ（Ｎ）＝２－（   Ｎ－１   ）で示される関数に代入して計算することにより算出されるから，Ｎは，Ｐ（Ｎ）を２進数表記したものではない。よって，Ｎは「アクセス閾値ビット」に当たらず，被告各製品は，構成要件Ｃを充足しない。
２争点(1)イ（構成要件Ｄの充足性）について
〔原告の主張〕
(1)「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることについて
ア構成要件Ｄの充足性
構成要件Ｄは，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることである。
３ＧＰＰ標準では，Ｐ（Ｎ）は，アクセスが可能となるかの閾値となるから，本件発明における「アクセス閾値」に該当する。また，３ＧＰＰ標準においてＰ（Ｎ）は，Ｐ（Ｎ）＝２－（   Ｎ－１   ）で求められるから，例えば，Ｎ＝１のときはＰ（Ｎ）＝１，Ｎ＝２のときはＰ（Ｎ）＝１／２，Ｎ＝３のときはＰ（Ｎ）＝１／４，・・・Ｎ＝８のときはＰ（Ｎ）＝１／１２８として求められる。このように，Ｎは，アクセス閾値Ｐ（Ｎ）を導くための情報であるから，「アクセス閾値ビット」に該当する。よって，ＮからＰ（Ｎ）を求めることは，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることに該当する。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｄを充足する。
イ「アクセス閾値ビット」と「アクセス閾値」の関係について(ｱ)構成要件Ｄは，アクセス閾値がアク   セス閾値ビットから「求められる」ことを要求しているが，アクセス閾値ビットがアクセス閾値を特定の方法により符号化したものであることを何ら要求していない。また，「アクセス閾値ビット」という文言からも，「アクセス閾値ビット」が「アクセス閾値」を求める基礎となるビットであることを意味しているとは理解できるが，アクセス閾値ビットがアクセス閾値を特定の表記法により表現したものでなければならないとの限定を読み取ることはできない。
したがって，アクセス閾値ビットとアクセス閾値の関係は，アクセス閾値ビットからアクセス閾値が「求め」られる，すなわち，特定されれば足りるのであり，例えば，アクセス閾値ビットを関数に代入することにより，アクセス閾値ビットとは別の値であるアクセス閾値を求めるような場合も，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることに該当する。
(ｲ)この点に関して被告は，「アクセス閾値ビット」が「アクセス閾値」を２進数表記したものであるから，「アクセス閾値ビット」で表現される値を関数に代入して「アクセス閾値」を求めるような場合は，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」には当たらないと主張する。しかし，上記(ｱ)のとおり，構成要件Ｄは，アクセス閾値がアクセス閾値ビットから「求められる」ことを要求しているだけであり，アクセス閾値ビットがアクセス閾値を特定の方法により符号化したものであることを何ら要求していない。


また，本件明細書等の記載を見ても，当業者は，アクセス閾値ビットがあらかじめ決められた方法で符号化されること，すなわち，移動局は，ネットワークから送信されるアクセス閾値ビットにより表現されるアクセス閾値の範囲がどのようなものであるかを考慮することができることを理解する（一つの実施例では，ネットワークが送信することのできるアクセス閾値Ｓが１６個で，それらが予め定められた閾値の範囲をなすことが示されている。段落【００２６】）。このように，アクセス閾値が，どのような方法でアクセス閾値ビットから「求められる」のかは，当業者に委ねられているのである。
さらに，本件発明の移動局においては，受信したアクセス閾値ビットからアクセス閾値が求められ，また，当該アクセス閾値の評価に依存してＲＡＣＨへのアクセス権限が求められることによって，ネットワーク側がＲＡＣＨへのアクセス権限を移動局に分配することが可能になるのである（本件明細書等・段落【０００９】）。このような効果を得るためには，アクセス閾値ビットからアクセス閾値が「求め」られる，すなわち特定されれば足りるのであるから，アクセス閾値とアクセス閾値ビットの技術的意義は，アクセス閾値ビットに基づいてこれに対応するアクセス閾値が特定されるところにあるのである。このような，本件発明の目的並びにアクセス閾値及びアクセス閾値ビットの技術的意義に照らせば，いかなる規則に基づいてアクセス閾値ビットからアクセス閾値が特定されるかは，本件発明との関係では問題にならないというべきである。
ちなみに，ある値をビットで表現する方法が被告の主張する「２進数表記」に限られないことは，本件特許優先日当時の当業者の技術常識にも合致している。すなわち，例えば，本件明細書等の段落【００４３】によれば，本件発明は，本件特許の優先日当時の技術標準であったＧＳＭ規格に従い実現することができるとされているが，その標準規格であるＧＳＭ０４．６０に関する規格書「ＧＳＭ０４．６０Ｖ６．２．０（１９９８－１０）」（以下「乙１６文献」という。）（１４９頁）においては，再送信の制御において用いられる閾値「persistencelevel」が，ビット表記と関連付けて定義されているところ，そこでは，persistencelevel「１６」に対応するビットは「１１１１」と定められており，これが被告のいう２進数表記であれば，本来１５に対応しなければならないはずである。このように２進数のビットとそれに対応する１０進数の値との関係を任意に設計することができるという技術常識を前提に，当業者が本件明細書等を見れば，アクセス閾値ビットとアクセス閾値の対応関係も，同様に，特定のものに限定されないと理解することは明らかである。
(ｳ)また，被告は，本件明細書等の段落【００４０】に，アクセス閾値ビットからアクセス閾値を「検出」するとの記載があることを取り上げ，「検出」という語句には，対象に付加・加工・変更等を加える作業は含まれないと主張する。
しかし，「検出」の通常の意味（検査して見つけ出す）に照らしても，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を検出する」ことが，「アクセス閾値ビットがアクセス閾値の   自然２進数表現でなければなら   ないこと」を意味するとは到底理解できない。そもそも「検出」との表現は実施例において用いられているに   すぎず，アクセス閾値ビット「   １０００」からアクセス閾値「８」が求められるという一実施態様を前提とした表現であるから，このような実施例の記載によって特許請求の範囲が限定的に解釈されるべき理由はない。しかも，本件明細書等の段落【００３９】には，「第１，第２および第３のビットパターンで使用される，アクセス閾値，アクセスクラス情報，優先閾値および移動局サービス情報に対するビットの数は単なる例であると理解されたい。」と記載されており，ここには，アクセス閾値ビットは「アクセス閾値・・・に対するビット」であればよく，「１０００」から「８」を求めるという具体例は，「単なる例」にすぎないことが明らかにされている。(ｴ)さらに，被告は，段落【００２５】における「ＢＣＣＨ上でアクセス閾値を送信する」という実施例の記載   を断片的に取り上げて，この記載はアクセス閾値ビットがアクセス閾   値そのものの２進数表記でなければならないことを意味していると主張する。
しかし，特許請求の範囲には，アクセス閾値がアクセス閾値ビットから求められると記載されているのみで，それ以上の限定がなく，他方，アクセス閾値とアクセス閾値ビットの技術的意義に照らしても，アクセス閾値がアクセス閾値ビットのみから一つの値に定められる必要があると解することはできないのであるから，本件発明の技術的範囲が実施例に記載された態様に限定されると解する理由はない。「アクセス閾値を送信する」との記載は，アクセス閾値ビットがアクセス閾値に対応するビットであるといった程度のことを意味するにすぎない。しかも，本件明細書等の全体を読めば，段落【００２５】が，アクセス閾値に係る制御の枠組み，すなわち，アクセス閾値が基地局から提供され，そのアクセス閾値によってＲＡＣＨへのアクセス権限が分散されることを概念的に説明したものであることが理解されるのに対し，基地局が移動局にどのようなビットを送信するかは，そのような枠組みをいかにして実現するかという問題にすぎないから，段落【００２５】がそのような具体的なビットの構成について何らかの限定を付すものと理解することはできない。この点は，移動通信システムの専門家による平成２５年（２０１３年）１月２８日付け意見書でも，同様に理解されている。(ｵ)そして，被告は，アクセス閾値ビットがアクセス閾値そのものの２進数表記でなければならないことの根拠として，アクセス閾値ビットがアクセス閾値そのものの２進数表記に限られないと解釈すると，本件発明の要旨が原出願翻訳文の開示の範囲を超えることになるとも主張する。しかし，原出願翻訳文の記載についても，本件明細書等と同様に，アクセス閾値はアクセス閾値ビットに基づいて選択されるものであって，アクセス閾値ビットがアクセス閾値そのものの２進数表記に限られることはないことが理解されるのである。


例えば，原出願翻訳文には，被告が指摘するとおり，「ＢＣＣＨ上でアクセス閾値を送信する」との記載があるが，ＢＣＣＨ上で送信される情報がビットの形式で表現されることは当然であるから，この記載は，アクセス閾値に対応するビットであるアクセス閾値ビットがＢＣＣＨ上で送信されることを意味していると理解される。また，原出願翻訳文には，アクセス閾値ビット「１０００」からアクセス閾値「８」が求められる態様が実施例として記載されているが，本件発明の目的に照らせば，当業者は，アクセス閾値とアクセス閾値ビットの関係が，実施例として記載された一態様に限定されることはなく，アクセス閾値が何らかの対応関係に基づいてアクセス閾値ビットから求められればよいことを理解する。
このほか，原出願の特許請求の範囲請求項１及び１１には，「アクセス権限データがアクセス閾値を含んでいる」との記載があるが，これは，上記「アクセス閾値Ｓを送信する」との記載と同様，アクセス閾値が基地局から提供されるという制御の枠組みを規定したものにすぎず，アクセス閾値ビットがアクセス閾値そのものの２進数表記に限られることを意味するものではない。
よって，本件発明の構成要件Ｄがアクセス閾値ビットで表現される数値を関数に代入してアクセス閾値   を求めることも含んでいると   解することは，原出願翻訳文に記載された範囲のものであるといえる。
ウＡＳＣ＝２～７の場合について
(ｱ)被告は，ＡＳＣ＝２～７の場合，ランダム数Ｒと比較されるのは，Ｐ（Ｎ）ではなく，Ｐｉであるから，本件発明の「アクセス閾値」に当たるのもＰｉであり，また，そのＰ   ｉは，Ｎとは異なるパラメータであるｓｉを用いて，Ｐｉ＝ｓｉＰ（Ｎ）の関数により算出されるから，Ｎから求められる「アクセス閾値」には当たらないと主張する。しかし，被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かを判断するに当たっては，被告各製品が，ＡＳＣが０と１の場合に構成要件を充足するか否かを判断すれば足りるから，ＡＳＣ＝２～７の場合を考慮する必要はない。
また，３ＧＰＰ標準は，ネットワークのオペレータがＡＳＣとして０と１を用意してネットワークを運用することもできるように設計されているところ，被告各製品は，ＡＳＣが０と１（ＡＳＣの数が二つ）である場合であっても，３ＧＰＰ標準に従ってＲＡＣＨにアクセスするように構成されている。したがって，ＡＳＣが０と１である場合の被告各製品の構成を本件発明と対比すれば，構成要件の充足性を判断するのに十分であり，ＡＳＣの数が三つ以上用意されている場合を取り上げる必要はない。
したがって，本件においては，ＡＳＣ＝２～７の場合，すなわち，Ｐｉ＝ｓｉＰ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たるか否かを検討する必要はない。
(ｲ)仮に   ，ＡＳ   Ｃ＝２   ～７の   場合を   考慮に   入れ，   Ｐｉ＝   ｓｉＰ   （Ｎ）   が「アクセス閾値」に該当するとしても，被告各製品は，なお構成要件Ｄを充足する。
すなわち，アクセス閾値は，構成要件Ｄが定めるとおり，受信されたアクセス閾値ビットから求められるものであるが，アクセス閾値ビットのみから求められる必要はなく，特許請求の範囲にはそのように限定する記載はないし，また発明の詳細な説明からもそのような限定を読み取ることはできない。
本件特許においては，アクセス閾値の評価に依存して移動局のＲＡＣＨへのアクセス権限が求められるものであり，その値は，ＢＣＣＨ上を伝送されるアクセス閾値ビットから求められるのであるから，このようにして，アクセス閾値を用いてＲＡＣＨへの負荷を適切に制御するという目的を達成することができるのであれば，そのアクセス閾値は，アクセス閾値ビットのみから一つの値に定まるものである必要はなく，他の要因を考慮して定められるものであってもよいことが理解される。このように，アクセス閾値は，アクセス閾値ビットのみから一つの値に定められるものである必要なく，アクセス閾値ビットに加えて他の要素を考慮して求められるものであってもよいから，ｓｉとアクセス閾値ビットに相当するＮにより求められる「ｓｉＰ（Ｎ）」も，「アクセス閾値」に該当する。
なお，スケーリングファクターであるｓｉは基地局からオプションとして提供されるものであって，必ず送信されるものではなく，ｓｉが送信されない場合には，ｓｉの値としてデフォルトの１が用いられるから，このときは，ＡＳＣ＝２～７の場合も，ＡＳＣ＝１の場合と同様，Ｐｉ＝Ｐ（Ｎ）となる。
さらに，ｓｉが送信される場合に着目する場合は，基地局から移動局に送信されるｓｉとＮが，併せて本件発明の「アクセス閾値ビット」に該当すると解することもできる。そうすると，ｓｉＰ（Ｎ）は，アクセス閾値ビットであるｓｉ及びＮのみから求められる「アクセス閾値」に該当する。
よって，仮に，ＡＳＣ＝２～７の場合を考慮したとしても，いずれにせよ，被告各製品は，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」る（構成要件Ｄ）を充足する。
(2)構成要件Ｄの省略について
ア被告は，本件発明が，移動局が構成要件Ｅの「検査」を行う際に構成要件ＢないしＥの手順からなる作動方法に従って作動することを必須要件としており，移動局が，構成要件Ｅの検査を行う場合に，必ずアクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めること（構成要件Ｄ）が必要であることを前提として，３ＧＰＰ標準においては，ＡＳＣ＝０の場合，Ｐｉは常に１となり，ＮからＰ（Ｎ）は算出されないから，構成要件Ｄを充足しないと主張する。


しかし，本件発明は，物の発明であり，「前記アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め・・・るように構成されていることを特徴とする移動局」を規定しているのであるから，本件発明の移動局は「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」るようにされている構成を備えれば足りる。また，構成要件Ｅは「アクセス閾値ビットに依存せずに・・・アクセス権限が   付与さ   れてい   る」と   規定し   ており   ，「ア   クセス   閾値に   依存せ   ずに・・・」とは規定していない。このことからも，クレーム上，「アクセス閾値ビットに依存せずに・・・アクセス権限が付与されている」場合にアクセス閾値を求めることは要求されていないことを理解することができる。
さらに，本件明細書等の段落【００３７】には，アクセス閾値に依存せずにＲＡＣＨにアクセスすることができる場合，評価ユニットによるアクセス閾値の評価は「場合によって」行われてもよいし，行われなくてもよいことが示されているところ，このように本件明細書等には，アクセス閾値の評価が行われない場合があってもよいことを明示しているのであるから，アクセス閾値が求められない場合があってもよいことは当然である。本件明細書等の段落【００４０】及び図４ａ～図４ｃの実施例においても，アクセス閾値ビットの評価に依存せずにアクセス権限が付与される場合に，プログラム点２８５からプログラム点２４５へ分岐して，アクセス閾値が求められない態様が開示されている。
そもそも，本件発明においてアクセス閾値が「検査」の前に求められなければならない技術的な必要性は全くなく，ＲＡＣＨへのアクセス権限が「アクセス閾値ビットに依存せずに付与されている」移動局はアクセス閾値を求める必要がないことは，当業者からすれば明らかである。以上のとおり，本件発明において，アクセス閾値は必ず求められなければならないものではなく，構成要件Ｄを省略する場合があってもよい。イこの点に関して被告は，本件特許の請求項１の文言が，方法の発明である請求項３の文言とほぼ同一であるから，本件発明１の技術的範囲も，その文言に含まれる全ての作動ステップを実施するものとして構成された移動局に限定されると解されると主張する。
しかし，本件発明１の技術的範囲は，本件特許の請求項１の記載に基づいて定めなければならず（特許法７０条１項），しかも，同請求項１に係る発明は「物の発明」であり，同請求項３に係る発明は「方法の発明」であることは，文言上明らかであって，物の発明においては，方法の発明とは異なり，時系列的な要素が必須であるとは解されておらず，当該物の構成が特定されていれば足りると考えられているのであるから，同請求項１と同請求項３とが別個独立に解釈されるべきことは当然である。
ウ小括
以上のとおり，被告各製品において，ＡＳＣ＝０の場合に，構成要件Ｅの「検査」を行う際，構成要件Ｄの手順を省略する方法で作動するとしても，被告各製品が構成要件Ｄに相当する構成を欠くということにはならない。
(3)構成要件ＤとＥの順序について
ア被告は，本件発明においては，移動局が「検査」をする際に，構成要件ＢないしＥの順序を順守することが必要であるとして，３ＧＰＰ標準においては「検査」（構成要件Ｅ）の後にアクセス閾値が求められる（構成要件Ｄ）から，被告各製品は，本件発明の技術的範囲に属さないと主張する。しかし，本件発明は，移動局という「物の発明」であるから，構成要件間の順序関係を定めていると解することはできない。構成要件Ｅを見ても，アクセス閾値ビットの評価に依存せずにアクセス権限が付与される場合においては，アクセス閾値を求める必要がないことが示されており，さらに，本件明細書等の段落【００３７】には，上記場合には，アクセス閾値の評価が行われてもよいし，行われなくてもよいことが開示され，段落【００４０】の実施例においても，プログラム点２８５で「検査」が行われた後に，プログラム点２１０において，「アクセス閾値が求め」られる態様が記載されているので   あるから，本件   発明において，「   検査」（構成要   件Ｅ）の前にアクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めること（構成要件Ｄ）が必要であると解することはできない。
イこの点に関して被告は，本件特許の請求項３が，手順の順序によって技術的範囲を画定する「方法の発明」としてクレームされていることから，当該クレームにおける作動方法の順序を，本件発明に係る移動局の技術的範囲を判断する際にも考慮する必要があると主張する。しかし，「方法の発明」をクレームしている他の請求項は，本件発明の技術的範囲の解釈とは無関係である。
ウ以上のとおり，被告各製品において，「検査」（構成要件Ｅ）の後に，アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めている（構成要件Ｄ）としても，被告各製品が構成要件ＤないしＥの構成を欠くということにはならない。
〔被告の主張〕
(1)「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることについてア「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」の意義(ｱ)本件発明における「アクセス閾値」とは，ＢＣＣＨを介して受信する「アクセス閾値ビット」から求められるものである（構成要件Ｄ）。ここで，本件発明の「アクセス閾値ビット」という用語は，「アクセス閾値」という用語の直後に，コンピュータが処理する最小単位で２進数の０と１に対応する「ビット」という文言が付加されているにすぎず，また，アクセス閾値ビットは，移動局がＢＣＣＨを介して受信するものである（構成要件Ｃ）が，ＢＣＣＨを介してデータが送受信される際に，送受信されるデータがビットの形で表現されていることは当たり前のことであることからすれば，「アクセス閾値ビット」とは，「アクセス閾値」という数値を表現するビットであると当然に解される。すなわち，「アクセス閾値ビット」により表現される数値が「アクセス閾値」であって，アクセス閾値ビットにより表現される数値を関数に代入して得られた値は，もはや「アクセス閾値」ではない。


また，本件明細書等に記載された実施例   においては，アクセス閾値がＢＣＣＨを介して移動局に伝送させる数値であることが前提とさ   れており，伝送される情報信号がビットパターンを含んでいること，   当該ビットパターンにはアクセス閾値ビットが含まれていること，ア   クセス閾値ビットによりアクセス閾値が移動局に伝送されること，ア   クセス閾値ビットによりアクセス閾値が２進符号化されること（アク   セス閾値ビットが「１０００」の場合は，アクセス閾値「８」が得ら   れること   ）及び   移動局   がアク   セス閾   値ビッ   トから   アクセ   ス閾値   を「検出」することが，それぞれ記載されており（段落【００２２】，【   ００２５   】，【   ００２   ６】，   【００   ３５】   ，【０   ０３６   】，【   ００３７】及び【００４０】），このように，実施例においては，アクセ   ス閾値がビットで表された形でＢＣＣＨを介して移動局に伝送される   ことが記載されている。また，上記「検出」とは，「検査して見つけ   出す」こ   とを意   味する   から，   ここで   「見つ   け出」   される   ものは   ，「検出」の対象に既に存在することが前提であって，「見つけ出す」と   いう作業には，見つけ出された対象に付加・加工・変更等を加える作   業は含まれないと解される。よって，アクセス閾値ビットの形で表現   されている数値を関数に代入してアクセス閾値を「計算」することは   ，「検出」に当たらない。
以上のとおり，本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書等の記載には，アクセス閾値ビットがアクセス閾値をストレートに２進数表記したビットであることが示唆される一方，それ以外の方法でアクセス閾値を符号化したものを「アクセス閾値ビット」に含めることに関する示唆は一切ない。
したがって，本件発明における「アクセス閾値」とは，基地局からＢＣＣＨを介して   移動局に伝送さ   れる数値であり   ，「アクセス閾   値ビット」とは，アクセス閾値が移動局に伝送される際にこれを表現するビットであることは明らかである。そして，構成要件Ｄの「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求める」とは，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を検出する」（段落【００４０】）こと，すなわち，アクセス閾値ビットの形で表現されているアクセス閾値を認識することである。
(ｲ)原出願翻訳文の記載
本件特許は，原出願（特願２０００－６０４６３４）からの分割出願であるところ，原出願翻訳文の各請求項には，加入者局に伝送される情報信号にはアクセス権限データが備わり，あるいは，アクセス権限データが情報信号と共に加入者局に伝送されること，加入者局はアクセス権限データがアクセス閾値を含んでいるか否かを検査すること，加入者局がアクセス閾値をランダム数又は擬似ランダム数と比較すること，が記載されていることから，上記各請求項においては，加入者局においてランダム数又は擬似ランダム数と比較されるアクセス閾値は，アクセス権限データに含まれる形で加入者局に伝送される数値であることが，当然の前提となっている。
原出願翻訳文の「発明の利点」においても，上記請求項と同様のことが記載されており，その段落【００２７】には，「ＢＣＣＨ上でアクセス閾値を移動局に送信すること」が記載されており（なお，これは実施例の記載ではない。），それ以外に，移動局がアクセス閾値を取得する方法の開示は存在しない。
また，原出願翻訳文に記載された実施例においても，アクセス閾値はアクセス権限データに含まれる形でＢＣＣＨを介して移動局に伝送される数値であることが，当然の前提となっている。
以上のような原出願の「特許請求の範囲」，「発明の利点」及び実施例の記載を総合しても，ビットで表現された形でＢＣＣＨを介して移動局に伝送される数値を，移動局において「アクセス閾値」として用いることが記載されているのみで，ビットで表現された形でＢＣＣＨを介して移動局に伝送される数値とは別の数値を，移動局において「アクセス閾値」として用いることを開示・示唆するような記載は一切存在しない。したがって，原出願翻訳文に記載された発明においては，アクセス閾値それ自体がＢＣＣＨ上で送信される必要があり，アクセス閾値とは異なる別の情報を，アクセス閾値の代わりにＢＣＣＨ上で送信することは，何ら想定されておらず，原出願翻訳文に記載された「アクセス閾値」とは，基地局からＢＣＣＨを介して移動局に伝送される数値であり，「アクセス閾値ビット」とは，アクセス閾値が移動局に伝送される際に，これを表現するビットである。
そうすると，原出願から分割された本件発明においても，「アクセス閾値」とは，基地局からＢＣＣＨを介して移動局に伝送される数値であり，「アクセス閾値ビット」とは，アクセス閾値が移動局に伝送される際にこれを表現するビットであると解すべきである。なお，仮に原告が主張するように，本件発明において，アクセス閾値ビットがアクセス閾値をビットで表現したものに限定されず，アクセス閾値ビットとアクセス閾値との間には１対１の対応関係すら存在する必要がないというのであれば，かかる本件発明の要旨は，原出願翻訳文に記載されていないことになるため，後記９〔被告の主張〕で主張するとおり，本件特許出願は分割要件違反となる。
イ被告各製品の充足性
(ｱ)原告は，３ＧＰＰ標準において，Ｎが「アクセス閾値ビット」に当たり，Ｐ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たり，ＮをＰ（Ｎ）＝２－（   Ｎ－１   ）の関数に代入して，Ｐ（Ｎ）を求めることが，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることに当たると主張する。


しかし，前記アのとおり，本件発明における「アクセス閾値」とは，アクセス閾値ビットにより表現される数値を意味するから，アクセス閾値ビットにより表現される数値とは別の数値（例えば，アクセス閾値ビットにより表現される数値を，移動局の側で更に関数に代入して得られる数値）は，もはや「アクセス閾値」ではない。そして，構成要件Ｄの「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」るとは，アクセス閾値ビットの形で表現されているアクセス閾値を認識することである。被告各製品が準拠する３ＧＰＰ標準においては，基地局からビットで表現された形で送られている数値はＮであり，ＮからＰ（Ｎ）を算出するためには，移動局の側で更にＮをＰ（Ｎ）＝２－（   Ｎ－１   ）という関数に代入して算定しなければならないから，当然，ＮとＰ（Ｎ）とは別の数値である。このように，ＮからＰ（Ｎ）を算出することは，アクセス閾値ビットの形式で表現されているアクセス閾値を認識することではないから，結局，３ＧＰＰ標準は，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」るようには構成されていない。
したがって，３ＧＰＰ標準に準拠する被告各製品は，構成要件Ｄを充足しない。
(ｲ)また，３ＧＰＰ標準において，移動局が選択するＡＳＣには，０から７までの八つの値があり，それぞれのＡＳＣの値に対応して，Ｐｉが算出されるのであって，ＡＳＣ＝２～７の場合は，Ｐｉ   ＝ｓｉＰ（Ｎ）として算出され，こうして求めたＰｉとランダム数Ｒとの比較結果に基づいて，アクセス権限が付与されるか否かが求められる。そうすると，ＡＳＣ＝２～７の場合，移動局にアクセス権限が付与されるか否かを求めるためにランダム数Ｒと比較される数値は，Ｐｉ   ＝ｓｉＰ（Ｎ）であって，Ｐ（Ｎ）ではない。
したがって，そもそも，「Ｐ（Ｎ）」は，構成要件Ｇの「アクセス閾値」には該当しない。
また，ｓｉＰ（Ｎ）についても，ｓ   ｉは，Ｎとは別にネットワークから報知されるパラメータであって，同一のＮに対して複数のｓｉとの組み合わせがあり得るので，Ｎに対応するｓｉＰ（Ｎ）の値は必ずしも一つでは   ないか   ら，パ   ラメー   タｓｉ   をも用   いて求   められ   る「ｓ   ｉＰ（Ｎ）」は「アクセス閾値」に当たらない。
ウ原告の主張に対する反論
(ｱ)原告は，被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かを判断するに当たっては，ＡＳＣが０又は１の場合のみを考慮すれば足りるとして，Ｐ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たると主張する。しかし，３ＧＰＰ標準において用いられている用語を正確に把握して，本件発明で用いられている用語との対応関係を検討するためには，その用語が３ＧＰＰ標準の中でどのように用いられているかを体系的かつ整合的に理解することが必要になるから，上記の原告の考え方は採り得ない。
３ＧＰＰ標準においては，前記イ(ｲ)のとおり，ＡＳＣには０から７までの八つの値があり，それぞれのＡＳＣの値に対応して，Ｐｉ   ＝ｓｉＰ（Ｎ）が算出されるのである。したがって，どのＡＳＣを選択するかにかかわらず，かつ，スケーリングファクター（ｓｉ）が伝送されるか否かにかかわらず，常にランダム数Ｒと比較されるＰｉについて，これが「アクセス閾値」に当たるか否かを検討するべきである。他方，Ｐｉを算出するに際して参照されるパラメータの一つにすぎないＰ（Ｎ）は，そもそも「アクセス閾値」に当たるはずがない。
よって，ＡＳＣ＝０又は１の場合だけでなく，ＡＳＣ＝２～７の場合も考慮に入れて，Ｐｉが「アクセス閾値」に当たるか否かを検討すべきである。
この点，原告は，仮にＡＳＣ＝２～７の場合を考慮して，Ｐ   ｉ＝ｓｉＰ（Ｎ）がアクセス閾値であるとしても，ＮからＰｉを求めることが，「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることに当たると主張する。
しかし，ｓｉＰ（Ｎ）におけるｓ   ｉは，Ｎとは別にネットワークから報知されるパラメータであって，同一のＮに対して複数のｓｉとの組み合わせがあり得るので，Ｎに対応するｓｉＰ（Ｎ）の値は必ずしも一つではない。原告は，アクセス閾値はアクセス閾値ビットによって特定される値であると主張しているところ，ｓｉＰ（Ｎ）は，アクセス閾値ビットＮだけでは特定されず，パラメータｓｉをも用いて求められるのであるから，「アクセス閾値」に当たらない。
(ｲ)原告は，ＲＡＣＨへの負荷を適切に制御するという本件発明の目的からすれば，アクセス閾値がアクセス閾値ビットのみから一つの値に定まるものである必要はないと主張する。
しかし，アクセス閾値とアクセス閾値ビットとの間に１対１の対応関係が存在せず，アクセス閾値ビットからアクセス閾値が一義的に定まらないのであれば，ネットワーク（基地局）は，ＢＣＣＨ上でアクセス閾値ビットを移動局に送信する方法によっては，アクセス閾値を制御することができなくなるから，この場合に，ＲＡＣＨへの負荷を適切に制御するという目的が達成されなくなることは明らかである。しかも，通常の文言解釈としては，「ＡからＢを求める」とは，Ｂを求めるに際してＡ以外のパラメータ（変数）が存在せず，Ａが定まれば，Ｂもまた一義的に定まる必要がある。よって，アクセス閾値ビットとアクセス閾値との間に，少なくとも１対１の対応関係が存在することが必要であると解すべきである。


この点，原告は，ＧＳＭ０４．６０における「persistencelevel」の例を挙げて，２進数のビットとそれに対応する１０進数の値との関係を任意に設計することが本件特許優先日当時の当業者の技術常識であったと主張するが，ＧＳＭ０４．６０は，送信される４桁のビットと，persistencelevelの値とが対応付けられているものの，persistence   levelの値が４桁のビットで「表現」されているわけではないし，persistencelevelの値がＢＣＣＨを介して送信されているというわけでもないから，原告の主張は失当である。
(2)構成要件Ｄの省略について
アクレーム解釈
本件特許の請求項１の記載によれば，本件発明１に係る移動局は，「検査」（構成要件Ｅ）を行う際，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの各手順を踏むこととされているから，本件発明に係る移動局は，この手順からなる一連の作動方法により特定されている。また，「・・・読み出し，」「・・・受信し，」「・・・を求め，」「・・・を検査する」という表現を用いて前後の作動をつなげることにより，移動局が検査を行うための一つ一つの作動を一連のまとまりのあるものとして表現している。さらに，構成要件Ｄの「前記アクセス閾値ビット」及び構成要件Ｅの「受信されたアクセス閾値ビット」は，構成   要件Ｃの「アク   セス閾値ビット」   を，構成要件Ｅ   の「前記ユーザクラス」は，構成要件Ｂの「ユーザクラス」を指しているが，このように，後出の構成要件が前出の構成要件で用いた文言を特定して再度用いる表現からは，時系列的要素が読み取れる。
しかも，本件発明１の特許請求の範囲の文言は，方法の発明である請求項３の特許請求の範囲の文言とほぼ同じであるところ，方法クレームの技術的範囲は，当該クレームに記載された全ての作動ステップを実施することであることからすると，本件発明１の技術的範囲も，そのクレームに含まれる全ての作動ステップを実施するものとして構成された移動局に限定されると解すべきことになる。
一方，本件特許の特許請求の範囲においても，本件明細書等においても，構成要件Ｄの手順を省略することについては何ら示唆されていないことを考慮すると，本件発明は，この手順を省略して検査するように構成された移動局を予定していないものと解される。
したがって，本件発明は，移動局が構成要件Ｅの「検査」を行う際に，構成要件ＢないしＥの手順からなる作動方法に従って作動することを必須要件としており，移動局が，構成要件Ｅの「検査」を行う場合に，当該移動局が受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されているか，あるいは，ＲＡＣＨへのアクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められるかを問わず，アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めるもの（構成要件Ｄ）である必要がある。
イ被告各製品の充足性
被告各製品が準拠する３ＧＰＰ標準においては，ＡＳＣ＝０の場合，Ｐｉは常に１となり，ＡＳＣ＝０に対応するＰ（Ｎ）は存在しないことになるが，対応するＰ（Ｎ）が存在しない以上，Ｐ（Ｎ）はＮから算出されない。このように，３ＧＰＰ標準は，ＡＳＣ＝０の場合，構成要件Ｅの「検査」を行う際，構成要件Ｄの手順を省略する方法で作動する。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｄを充足せず，本件発明の技術的範囲に属さない。
ウ原告の主張に対する反論
(ｱ)原告は，本件発明が「物の発明」であることを強調して，本件発明の移動局が「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」る構成を備えれば足りると主張する。
しかし，「物の発明」であることから直ちに，その全ての構成要件を機能的に具備するだけでその技術的範囲に属すると判断されるとは限らず，本件発明の   ように「物の発   明」に係る特許   請求の範囲にそ   の物の「作動方法」が記載され，その文言を基準に，構成要件間の論理的関係や結び付きを考慮すると，当該作動方法に従って作動するよう構成されていることをもって特定されていると判断される場合には，その発明の技術的範囲は，当該作動方法に従って作動する物に限定されると解すべきである。
(ｲ)原告は，本件発明   の構成要件Ｅが「アクセス閾   値ビットに依存せずに・・・アクセス権限が付与されている」と規定しており，「アクセス閾値に依存せず   に・・・」と規   定していないこ   とから，クレー   ム上も「アクセス閾値ビットに依存せずに・・・アクセス権限が付与されている」場合には，アクセス閾値を求めることが要求されていないと理解できると主張する。
しかし，仮に，受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されている場合は，構成要件Ｄの手順を省略して「検査」するように構成されている移動局も本件発明の技術的範囲に含めるのであれば，構成要件Ｅにおいて，「・・・あるいは，ランダムアクセスチャネルへの，当該移動局のアクセス権限が，『アクセス閾値ビットから求められる』アクセス閾値の評価に依存して求められるかを検査する」などと記載すればすむことである。にもかかわらず，あえて構成要件Ｄの手順を独立して設けたのは，受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されているのか，あるいは，ＲＡＣＨへのアクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められるかにかかわらず，検査をする過程に構成要件Ｄの手順を必ず含ませる趣旨であったことを如実に示している。
(ｳ)原告は，本件明細書等には，アクセス閾値が求められない態様が開示されていると主張する。
しかし，明細書の記載は，請求項に記載された発明の技術的範囲の解釈において参酌されるべきものではあるが，明細書の記載を根拠として，請求項の文言と反するクレーム解釈を採用することは許されない。(ｴ)原告は，本件発明においてアクセス閾値が「検査」の前に求められなければならない技術的な必要性がないと主張する。
しかし，特許   発明の技術的   範囲の確定に   おいては，「   特許請求の範囲」記載の文言から何が読み取れるかが重要であって，仮に，当該文言に基づいて確定された技術的範囲が，技術的に見て当該発明の効果との関係において必ずしも合理的ではない工程を含む結果となっても，これに対応して，技術的範囲が修正されるわけではないから，被告の上記主張は無意味である。
(3)構成要件Ｄと構成要件Ｅの順序について
アクレーム解釈


前記(2)アのとおり，本件発明は，移動局が構成要件Ｅの「検査」を行う際に，構成要件ＢないしＥの手順からなる作動方法に従って作動することを必須要件としているところ，本件特許の特許請求の範囲や本件明細書等において，移動局が構成要件ＢないしＥという順序以外の順序で作動することについての示唆がなく，本件明細書等にこの順序以外の順序で「検査」することに関する記載すらないことを考慮すると，本件発明は，構成要件ＢないしＥの順序以外の順序で「検査」するように構成された移動局を排除する趣旨であることは明らかである。
また，本件特許の請求項１は，本件発明の移動局を，「方法の発明」としてクレームされている請求項３とほぼ同一の文言で表現される作動方法によって特定しており，その文言は，物の「構成」を一つ一つ表現するというよりむしろ，一連の「方法」を表現していると読めるところ，「方法の発明」では，当該方法を構成する一つ一つの手順の順序が当該「方法の発明」の技術的範囲を画定しているから，同じ作動方法により特定されている本件発明に係る移動局の技術的範囲を判断する際にも，これを考慮する必要がある。
さらに，本件発明における「アクセス閾値」は「アクセス閾値ビット」の形で表現される数値であるから，移動局が，アクセス閾値ビットを受信した場合（構成要件Ｃ）には，ほぼ同時か，そのすぐ直後に構成要件Ｄの手順が自動的に満たされる。他方，アクセスクラス情報に基づく「検査」の手順（構成要件Ｅ）は，移動局がアクセスクラス情報を受信した後でなければ行うことができないため，必然的に，構成要件Ｃ及びＤの手順の後にならざるを得ない。
イ被告各製品の充足性
被告各製品が準拠する３ＧＰＰ標準では，ＡＳＣ＝０の場合を除き，ＡＳＣが選択された後に，Ｐ（Ｎ）がＡＳＣの値に対応して算出されるのであるから，３ＧＰＰ標準では，「検査」（構成要件Ｅ）の後にアクセス閾値が求められること（構成要件Ｄ）になる。すなわち，３ＧＰＰ標準は，「検査」を行う際，本件発明を特定する作動方法に定められている順序と異なる順序で検査していることになる。
よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｄ及びＥと異なる順序で作動するように構成されているから，本件発明の技術的範囲に属さない。
ウ原告の主張に対する反論
原告は，本件発明が「物の発明」であることや本件明細書等の記載から，本件発明において，「検査」（構成要件Ｅ）の前にアクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めること（構成要件Ｄ）が必要であると解することはできないと主張する。
しかし，「物の発明」であることから当然に，構成要件に相当する「構成」を全て備えさえすればその技術的範囲に含まれるとはいえないこと，及び，明細書等の記載を根拠として請求項の文言と反するクレーム解釈を採用することが許されないことは，前記(2)ウで述べたとおりである。
３争点(1)ウ（構成要件Ｅの充足性）について
〔原告の主張〕
(1)構成要件Ｅの充足性
被告各製品は，アクセスクラスに関連するＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングに基づいて，受信されたＮに依存せずにＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されているか，あるいは，ＲＡＣＨへのアクセス権限がＰ（Ｎ）の評価に依存して求められているかを検査するように構成されており，そのＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，本件発明における「ユーザクラスに関連するアクセスクラ   ス情報   」に該   当し，   Ｎは，   「アク   セス閾   値ビッ   ト」に   該当し   ，Ｐ（Ｎ）は，本件発明における「アクセス閾値」に該当する。ここで，ＡＳＣ＝０のときは，Ｐ0は常に１であり，ＡＳＣ＝１のときは，Ｐ1はＮに基づいて，Ｐ１＝Ｐ（Ｎ）と求められる。したがって，ＡＳＣ＝０のときは，Ｐ0がＮに依存しないので，移動局は，Ｎに依存することなくＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されていることになり，他方，ＡＳＣ＝１のときは，ＲＡＣＨにアクセス可能となるか否かは，Ｎに基づいて求められるＰ（Ｎ）の評価に依存することになる。このように，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｅのとおり，ユーザクラスに関連するアクセスクラス情報に基づいて，受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されているのか，あるいはＲＡＣＨへのアクセス権限がアクセス閾値の評価に依存して求められるのかを決定するとき，ネットワークから当該移動局に送信されるＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングに基づいてＡＳＣの値を求めることになる。そこで，ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングに基づいてＡＳＣの値を求めることが，本件発明の構成要件Ｅの「検査」に相当することになる。
よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足する。
(2)ＡＳＣ＝２～７の場合について
ア被告は，被告各製品が構成要件Ｅを充足するか否かの判断をするに当たって，ＡＳＣ＝２～７の場合を考慮する必要があると主張する。しかし，被告各製品は，ＡＳＣ＝０であるかＡＳＣ＝１であるかを確認する構成を備えており，そのことが，移動局が受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨにアクセスする権限が付与されているのか，あるいはＲＡＣＨへの移動局のアクセス権限がアクセス閾値の評価に依存して求められるのかを「検査」する構成に該当する以上，被告各製品がそれに加えてＡＳＣ＝２～７であるか否かを検査する構成を備えているとしても，そのことによって，構成要件が非充足となるわけではない。したがって，本件発明と被告各製品との対比において，ＡＳＣ＝２～７の場合を考慮する必要はない。


イもっとも，ＡＳＣ＝２～７の場合を考慮しても，被告各製品が本件発明の技術的範囲に属することに変わりはない。なぜなら，ＡＳＣ＝２～７の場合は，ｓｉＰ（Ｎ）が，それぞれｓ２Ｐ（Ｎ），ｓ３Ｐ（Ｎ）・・・，ｓ７Ｐ（Ｎ）となり，それがランダム数と比較されて，その結果に応じてアクセス権限が付与されるか否かが求められるから，ｓｉＰ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たることになり，ＡＳＣ＝２～７に属する移動局についても，やはり「アクセス閾値」の評価に依存して，アクセス権限が求められるといえるからである。
したがって，ＡＳＣ＝２～７の場合も含めて考慮するとすれば，ＡＳＣ＝０であるか，ＡＳＣ＝１～７であるかを確認することが，構成要件Ｅの「検査」することに該当する。
〔被告の主張〕
(1)構成要件Ｅの「検査」の意義
本件発明にいう「検査」（構成要件Ｅ）とは，移動局が，アクセスクラス情報に基づいて，①受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されるルートと②アクセス閾値の評価に依存してＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されるルートの，いずれのルートに振り分けられるかを検査することである。言い換えると，ＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されるルートは上記二つのルートしかなく，第三のルートが存在してはならない。その意味で，「検査」は，移動局を二者択一のルートに振り分ける作業であるといえる。
(2)構成要件Ｅの充足性
３ＧＰＰ標準では，移動局に０から９又は１１から１５のアクセスクラスが割り当てられており，移動局は，アクセスクラスと０から７のＡＳＣを対応付ける「ＡＣ‐ｔｏ‐ＡＳＣマッピング」に基づいて，自局が属するアクセスクラスに対応するＡＳＣを選択する。ＡＳＣ＝０を選択した移動局は，０は常に１であるからアクセス権限が付与され，ＡＳＣ＝１を選択した移動局は，Ｐ１＝Ｐ（Ｎ）とランダム数の比較結果に基づいてアクセス権限が付与されるか否かを判定し，ＡＳＣ＝２，３・・・，７を選択した移動局は，ｉ＝ｓｉ   Ｐ（Ｎ）とランダム数との比較結果に基づいてアクセス権限が付与されるか否かを判定する。
ここで，原告の主張するとおり，仮に，Ｎが「アクセス閾値ビット」，Ｐ（Ｎ）が「アクセス閾値」にそれぞれ該当すると仮定すると，３ＧＰＰ標準では，ＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されるルートが，①Ｎに依存せずにアクセス権限が付与されるルート（ＡＳＣ＝０の場合），②Ｐ（Ｎ）の評価に依存してアクセス権限が付与されるルート（ＡＳＣ＝１の場合），③Ｐｉ＝ｓｉＰ（Ｎ）の評価に依存してアクセス権限が付与されるルート（ＡＳＣ＝２～７の場合）と，三つ以上存在することになる。この③のルートでは，ｉの値はＮに依存するから，結局，Ｎに依存してアクセス権限が付与されることになるが，他方で，このルートではＰ（Ｎ）の評価は行われていないから，Ｐ（Ｎ）の評価に依存せずにアクセス権限が付与されることになる。それゆえ，ＡＳＣを選択した結果，移動局が振り分けられるルートは，本件発明の「検査」における二者択一のルートに対応しないことになり，被告各製品は，構成要件Ｅを充足しないことになる。
(3)原告の主張に対する反論
アこの点に関して原告は，本件発明との対比の関係では，ＡＳＣ＝０の場合とＡＳＣ＝１の場合に限定して考えれば足りると主張する。しかし，前記(1)のとおり，本件発明の「検査」は，二者択一のルートに振り分ける作業であり，前記(2)の①②のいずれにも該当しない第三のルートが存在してはならないのである。このように，特許発明がある構成を含まないことを要件としている場合には，かかる構成を含む物件が当該特許発明の技術的範囲に属しないことは明らかである。そして，３ＧＰＰ標準においては，ＡＳＣ＝０，１以外にもＡＳＣ＝２～７のルートが存在するのであるから，ＡＳＣ＝２～７のルートが上記①②のいずれのルートにも該当しないのであれば，３ＧＰＰ標準に係る移動局は，本件発明の技術的範囲に属さないことに帰する。したがって，３ＧＰＰ標準に係る移動局が，本件発明の技術的範囲に属するか否かを判断するに際しては，ＡＳＣ＝２～７のルートの存在を考慮する必要があることは明らかであり，考慮の必要がないとする原告の主張は失当である。イまた，原告は，仮にＡＳＣ＝２～７の場合を考慮するとしても，ｓ   ｉＰ（Ｎ）がアクセス閾値に当たるから，ＡＳＣ＝０であるか，ＡＳＣ＝１～７であるかを確認することが構成要件Ｅの「検査」に該当すると主張する。しかし，ｓｉＰ（Ｎ）の値はｓ   ｉの値に依存するが，ＡＳＣが異なれば，当然のことながらｓｉも異なり得るのであり，異なるＡＳＣに適用されるｓｉＰ（Ｎ）の値も異なり得る。そうすると，例えば，ＡＳＣ＝２に適用されるＰｉ＝ｓ   ２Ｐ（Ｎ）が「アクセス閾値」であるとの解釈を採用した場合，ＡＳＣ＝１又は３ないし７に属する移動局については，Ｎには依存するものの，アクセス閾値（ｓ２Ｐ（Ｎ））の評価には依存しないでＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されることになり，上記①②のいずれにも属さない第三のルートが存在することになる。このことは，他のＡＳＣに適用されるＰｉ＝ｓ   ｉＰ（Ｎ）が「アクセス閾値」であるとの解釈を採用した場合であっても同様である。


したがって，ＡＳＣ＝２～７の場合を考慮して，ｓｉＰ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たると考えたときにも，被告各製品が行う「検査」には第三のルートが存在することになるから，被告各製品は，構成要件Ｅを充足しない。
４争点(1)エ（構成要件Ｇの充足性）について
〔原告の主張〕
被告各製品は，Ｐ（Ｎ）の評価を実施するために，Ｐ（Ｎ）とランダム数とを比較する手段を有しているところ，前記２〔原告の主張〕のとおり，このＰ（Ｎ）は，本件発明における「アクセス閾値」に該当する。仮にＡＳＣ＝２～７の場合を考慮するとしても，ｓｉＰ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たることは，前記２〔原告の主張〕(1)のとおりであるから，ｓｉＰ（Ｎ）をランダム数と比較することは，アクセス閾値とランダム数とを比較することに当たる。
また，被告各製品は，本件発明１の構成要件ＡないしＦの全てを充足する。よって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｇを充足する。
〔被告の主張〕
構成要件Ｇにおいて，ランダム数又は擬似ランダム数と比較され   るのは，「アクセス閾値」である。
原告は，被告各製品におけるＰ（Ｎ）又はｓｉＰ（Ｎ）が「アクセス閾値」に当たると主張するが，これらが「アクセス閾値」に当たらないことは前記２〔被告の主張〕(1)のとおりである。
よって，被告各製品は，本件発明２の構成要件Ｇを充足しない。５争点(2)ア（無効理由１：新規性欠如）について
〔被告の主張〕
(1)以下のとおり，特開平１０－３２７４７４号の公開特許公報（以下「乙６公報」という。）に記載された発明（以下「乙６発明」という。）は，本件発明の構成要件ＡないしＧの全てを開示しており，相違点はないから，本件発明は，乙６発明と同一であって，新規性を欠く。
よって，本件特許は，特許法２９条１項３号に該当するから，同法１２３条１項２号により無効にされるべきものである。
(2)乙６発明と本件発明の対比
ア乙６発明について
(ｱ)乙６公報には，多数の無線基地局を備え，移動局の所在位置に応じた無線基地局を介して該移動局と相手端末との間で通信する移動通信システムにおける移動局が開示されており，また，その移動局は，加入者クラスに属し，加入者クラスは複数存在し得る。
ここで，「加入者クラス」は「ユーザクラス」に該当し，「移動局」は「移動無線網で作動するための移動局」であるから，乙６公報には，複数のユーザク   ラスが区別され   る移動無線網で   作動するための   移動局（構成要件Ａ及びＦ）が開示されている。
(ｲ)乙６公報の移動局は加入者クラスに属することから，移動局には，自局が加入する加入者クラスに関する情報が当然に記録されている。また，自局の加入者クラスに関する情報をＳＩＭカードに記憶することは，本件特許の優先日（平成１１年３月８日）当時，周知であったから，乙６発明においても，自局の加入者クラスに関する情報をＳＩＭカードに記録することは想定されており，当業者であれば，乙６公報から，自局の加入者クラスに関する情報をＳＩＭカードに記録することを読み取ることができる。そして，移動局が，加入者クラスに基づく制御を行う際，自局の加入者クラスに関する情報を，当該情報が記録されているＳＩＭカードから読み取ることは，当然のことである。
よって，乙６公報には，移動局が，ＳＩＭカードからユーザクラスを読み出す構成（構成要件Ｂ）が開示されている。
(ｳ)乙６発明の移動局は，無線基地局から制御チャネルを介して報知情報に含まれる基準レベルＬ及び規制対象移動局又は非規制対象移動局の加入者クラスに関する情報を受信するが，無線チャネルを介して情報を伝送する際に，情報をビット（２進数）の形式で伝送することは当然のことであるから，上記基準レベルＬはビットで表現された形で報知情報に含まれている。また，基準レベルＬ及び規制対象移動局又は非規制対象移動局の加入者クラスに関する情報は，無線基地局から移動局に対して報知（一斉送信）されるが，これは，ＢＣＣＨを用いた送信である。ここで，「基準レベルＬ」は，アクセス制御において受信レベルと比較される閾値として用いられるものであるから，これを表現するビットは「アクセス閾値ビット」に該当し，規制対象移動局又は非規制対象移動局の加入者クラスに関する情報は「アクセスクラス情報」に該当する。よって，乙６公報は，移動局がＢＣＣＨを介してアクセス閾値ビット及びアクセスクラス情報を受信する構成（構成要件Ｃ）を開示している。(ｴ)乙６発明の移動局は，基準値レベルＬを表現するビットを受信すると，そのビットで表現される値を基準レベルＬとして使用する。基準レベルＬは，アクセス制御において受信レベルと比較される閾値として用いられるものであるから「アクセス閾値」に該当し，また，基準レベルＬを表現するビットは「アクセス閾値ビット」に該当する。したがって，乙６公報には，移動局が，アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求める構成（構成要件Ｄ）が開示されている。(ｵ)乙６発明の移動局は，無線基地局から制御チャネルを介して受信する報知情報の中の「規制情報」に含まれる規制対象移動局又は非規制対象移動局の加入者クラスに関する情報と，自局の加入者クラスに関する情報とを参照して，自局の加入者クラスが非規制対象移動局であると判断される場合は，発信等を行うことが許可される。一方，自局の加入者クラスが規制対象移動局であると判断される場合には，その報知情報に含まれる「規制チャネル識別情報」に対応した制御チャネル（規制チャネル）の受信レベルを計測し，その受信レベルが基準レベルＬを下回る場合は，発信等を行うことが可能である状態に遷移するが，反対に上回る場合は発信等を見合わせる。乙６公報は規制条件の一つとして「輻輳状態」を挙げているから，ここでの発信とは，ＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されることを意味すると当然に解される。


移動局は，上記のとおり，自局の加入者クラスに関する情報と受信した規制対象移動局の加入者クラスに関する情報に基づいて，上記のいずれのルートを進むかを決定しており，これは「検査」に該当する。よって，乙６公報には，構成要件Ｅの構成が開示されている。(ｶ)乙６公報に開示されているシステムにおいて，移動局は，発信等の許否を判定するために，受信した基準レベルＬと規制チャネルの受信レベルとを比較する。ここで，受信レベルは，規制基地局と移動局との距離，その他の諸条件（障害物の有無，天候等）に左右されるものであるところ，移動局において，自局と規制基地局との距離その他の諸条件は，常に一定とは限らず，その変動に規則性も再現性もない。したがって，この「受信レベル」は，一般的に予測不能な値であるから，「ランダム数または擬似ランダム数」に該当する。
よって，乙６公報には，構成要件Ｇの構成が開示されている。
イ一致点
上記のとおり，乙６発明は，本件発明１（構成要件ＡないしＦ）及び本件発明２（構成要件Ｇ）と一致しており，相違点はない。
(3)原告の主張に対する反論
ア「ユーザクラス」の不開示につき
原告は，乙６発明の「加入者クラス」は，ＳＩＭカードから読み出されるものではなく，「個々の端末に固有」の識別子であるから，「ユーザクラス」に相当しないと主張する。
しかし，「加入者クラス」とは，その文言どおり，加入者，すなわち端末利用者の集合体又はそれを示す情報と理解するのが自然であって，これを端末それ自体の，個体識別情報のよう   なものとして理解することは，「加入者クラス」という用語の通常の意味からかけ離れたものである。乙６公報の請求項１７とその実施例である段落【０１２２】，【０１２３】及び【０１２７】の記載からは，「加入者クラス」は，複数の移動局の利用者が属するグループ又はそれを示す情報であることが明らかであり，それゆえ，それはＳＩＭカードに記録される性質のものである。そして，乙６発明では，移動局が自局の加入者クラスに「関連する」情報，すなわち，自局の加入者クラスが規制対象に含まれているか否かについての情報を参照している。
イ「ＳＩＭカード」の不開示につき
原告は，乙６発明に，移動局がＳＩＭカードを備えることについての記載がないと主張する。
しかし，前記アのとおり，乙６発明の「加入者クラス」は，移動局の利用者をグループとして示す識別情報であり，このようなグループ識別情報もまた，ＳＩＭカードに記録されるような移動局の利用者の識別情報にほかならないから，これをＳＩＭカードに記録するのは当然のことである。ウ「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」の不開示につき原告は，乙６発明の「基準レベルＬ」は，移動局が規制空間内に位置するかどうかを判別するための基準，いわば規制空間の大きさを決める値であって，アクセス権限を複数の移動局に対してランダムに分配するための本件発明の「アクセス閾値」とは異なる性質のものであり，これを「アク
．．
セス
．．
閾値」ということは，当業者の通常の理解に反すると主張する。しかし，本件特許の特許請求の範囲には，本件発明の「アクセス閾値」が，アクセス権限を複数の移動局に対してランダムに分配することを目的としていることの記載はないから，原告の主張するような限定的な解釈は，特許請求の範囲の記載を超えるものであり，許されない。乙６発明において，「基準レベルＬ」はビットで表現された形で報知情報に含まれ，ＢＣＣＨを介して移動局が受信するものであるから，「アクセス閾値」に当たり，これをビット表現   したものが「アクセス閾値ビット」に当たる。
エ「検査」の不開示につき
原告は，乙６発明は本件発明の規定する「検査」を行っておらず，また，乙６発明の「基準レベルＬ」は加入者クラスに基づき規制対象となる移動局でないと判定された場合には取得されないと主張する。しかし，乙６発明において，移動局は，報知情報に含まれる「加入者クラス値」に基づいて，それと自局の「加入者クラス」の番号を比較することにより，基準レベルＬを表現するビットに依存せずにアクセス権限が付与されているのか，アクセス権限が基準レベルＬの評価に依存して求められるかを判定するのであるから，乙６発明におけるこの判定は，本件発明の「検査」に該当する。
また，乙６発明においては，無線基地局は，制御局から「規制開始受け付け」を受信すると，先行して保持された「規制チャネル識別情報」と，「無線ゾーンに規制ゾーンが存在すること」を示す「規制情報」と，「基準レベルＬ」と「加入者クラス」を同時に報知情報に含ませて無線ゾーンに送出するのであるから，報知情報に「規制情報」が含まれることを察知した移動局は，「基準レベルＬ」を表現するビットを自動的に受信しているものと考えられる。したがって，移動局は，加入者クラス値に基づいて規制対象移動局に指定されるか否かにかかわらず，「基準レベルＬ」を受信する。
オ「ランダム数または擬似ランダム数」の不開示につき乱数，すなわちランダム数とは，再現性もなくいかなるアルゴリズムも満たさない数の列のことをいう。乙６発明において，移動局が受信する局発信号の強度（受信レベル）には，規制基地局と移動局との距離に関係するが，規制基地局と移動局との距離は予測不可能な数値である。また，受信レベルの値は，規制基地局と移動局との距離以外の要因，例えば，規制基地局と移動局との間に位置する障害物の有無・多少や移動局の周囲の状況（天候や他の電化製品等から発せられる電波等）等に左右され，移動局の利用者が空間移動すれば，規制基地局と移動局との距離はもちろん，規制基地局と移動局との間に位置する障害物の有無・多少も，移動局の周囲の状況も変化するから，これらの要因はいずれも，その変化に規則性が認められない。このように，移動局が空間移動した場合は勿論，空間移動しない場合も，受信レベルの値に寄与する複数の要因が同時かつ多重的に互いに何ら関連性をもたず不規則に変化するため，受信レベルの値は，規則性も再現性もない数列となる。
よって，乙６発明における「受信レベル」は，本件発明のいう「ランダム数」に該当する。
カＲＡＣＨへのアクセスにつき
原告は，乙６発明は，発着信の制御であり，ＲＡＣＨへのアクセス権限とは無関係であるから，ＲＡＣＨへのアクセス制御を開示するものではないと主張する。


本件特許の優先日前の時点で，移動通信システムにおいてＲＡＣＨを用いることが当然であり，それ以外の選択肢が実際上存在しなかったことは，ＡＲＩＢ，ＧＳＭ及びＴＥＴＲＡ等の，本件特許の優先日前に策定された移動通信システムの標準規格においてＲＡＣＨが用いられていたことから明らかである。他方，乙６公報には，移動通信システムにおいてＲＡＣＨが用いられていることを否定する記載は何ら存在せず，むしろ，乙６発明の規制空間には「輻輳状態」が想定されているところ，「輻輳状態」は，複数の移動局が同時に一つの通信チャネルにアクセスしようとすることに起因する現象であるから，乙６発明が規制対象とする「移動局の発信」とは，ＲＡＣＨへのアクセスを意味する。
したがって，乙６発明は，ＲＡＣＨへのアクセス制御に関するものであり，乙６公報を見た当業者は，乙６発明が前提とする移動通信システムもＲＡＣＨを備えていると当然に理解するものであるから，原告の主張は失当である。
〔原告の主張〕
(1)基本的技術手段の相違
本件発明は，「複数のユーザクラスが区別される移動無線網」において，移動局が基地局と通信できるよう，移動局の通信チャネルへのアクセスが効率的に行えるようにすることを課題としているのに対し，乙６発明は，ホールや映画館等の「規制空間」において，移動局の発着信を一律に禁止するという周知のメカニズムを提供することを目的とし，「規制基地局」及び「規制空間」の存在を必須の前提とする点で，本件発明とは根本的に異なるものである。
乙６公報の段落【００１３】ないし【００１６】から明らかなように，乙６発明はホール，映画館，会議室等において自在に規制ゾーンを形成し，当該規制ゾーンにおいて移動局の発着信を規制する手段を提供するものであって，その規制は，ＲＡＣＨの過負荷の制御に向けられたものでないことは明らかであるから，乙６公報はＲＡＣＨへのアクセス権限とは無関係であって，ＲＡＣＨへのアクセス制御を開示するものではない。このことは，専門家による平成２４年（２０１２年）１０月１７日付け意見書でも明らかにされている。
(2)本件発明と乙６発明の構成は，少なくとも以下の点で大きく相違している。ア「ユーザクラス」（構成要件Ａ，Ｂ，Ｅ）の不開示本件発明にいう「ユーザクラス」はＳＩＭカードから読み出されるものであるところ（構成要件Ｂ），ＳＩＭカードに記録された情報は「端末に固有」ではあり得ない。これに対し，乙   ６発明の「加入者クラス」は，「個々の端末に固有」の識別子であって，ＳＩＭカードから読み出されるものではないため，本件発明の「ユーザクラス」には該当しない。また，本件発明の「ユーザクラス」は，例えば警察や消防などの非常サービスの移動局のような，移動局の集合体を意味するのに対し，乙６発明の「加入者クラス」は，「個々の端末に固有」であるから，移動局の集合体を意味するものではあり得ず，乙６公報には，「加入者クラス」が，例えば警察や消防といった，異なるタイプのユーザの集合体と関連していることを示す記載もない。
よって，乙６発明の「加入者クラス」は，本件発明の「ユーザクラス」には該当しない。
イ「ＳＩＭカード」（構成要件Ｂ）の不開示
本件発明は，ユーザクラスがＳＩＭカードから読み出されること（構成要件Ｂ）を前提とするものであるのに対し，乙６公報には，移動局がＳＩＭカードを備えることについては一切記載がない。また，乙６発明の「加入者クラス」は「個々の端末に固有」であるのに対し，ＳＩＭカードは端末から差し替えることができるところに本質的な特徴があるのであるから，乙６発明の「加入者クラス」をＳＩＭカードに記録することは想定できない。
ウ「アクセスクラス情報」（構成要件Ｃ，Ｅ）の不開示本件発明における「アクセスクラス情報」は，ユーザクラスに「関連する」ものであるが（構成要件Ｅ），乙６公報には，移動局が報知情報に含まれる「加入者クラス」を参照することが記載されているのみで，自局の「加入者クラス」に「関連する」情報を選択することは記載されていない。エ「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」（構成要件Ｃ，Ｄ，Ｅ）
の不開示
本件発明の「アクセス閾値」は，構成要件Ｅの「検査」の結果に応じて，「アクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められる」ことがあるものであるのに対し，乙６発明の「基準レベルＬ」は，移動局が規制空間内に位置するかどうかを判別するための基準，いわば規制空間の大きさ
を決める値であるから，これを「アクセス
．．．．
閾値」ということは，当業者の
通常の理解に反する。
また，本件発明の「アクセス閾値」は，アクセス権限を複数の移動局に対してランダムに分配することを目的とし，全ての移動局に対してアクセスの機会を付与するものであるのに対し，乙６発明の「基準レベルＬ」は，規制空間内の移動局について発着信を一律に禁止するために用いられるものである。
よって，「基準レベルＬ」は「アクセス閾値」に該当せず，「基準レベル」をビットで表現したとしても，そのようなビットは「アクセス閾値ビット」に該当しない。
オ「検査」（構成要件Ｅ）の不開示


本件発明の「検査」は，ユーザクラスに関連するアクセスクラス情報に基づいて，移動局に対して，受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにアクセス権限が付与されるルートと，アクセス権限がアクセス閾値ビットの評価に依存して求められるルートのいずれが割り当てられているかを判定するために行われるものであるのに対し，乙６発明において自局の「加入者クラス」と報知情報に含まれる「加入者クラス」の比較が行われるのは，移動局に対して規制空間内における規制が適用されるか否かを判定するためである。もし当該移動局に対して規制が適用されるのであれば，当該移動局は規制空間に位置する限り，発着信を規制される。規制が適用されないのであれば，当該移動局は当該規制により何らの影響も受けない。したがって，乙６発明は，本件発明の規定する「検査」を行っていない。また，本件発明の「アクセス閾値ビット」は「検査」の前提として必ず受信されるものであり，「検査」は，これを前提として行われるものであるところ，乙６発明の「基準レベルＬ」は，加入者クラスに基づき規制対象となる移動局でないと判定された場合には取得されない。よって，乙６発明は本件発明の「検査」をしていない。カ「ランダム数または擬似ランダム数」（構成要件Ｇ）の不開示乙６発明は，「規制基地局」からの局発信号の受信レベルが規制基地局と移動局との距離に依存することを利用して，所望の規制空間において移動局の発着信を規制するものであり，規制基地局からの距離と受信レベルの値の関係が予測されていることが前提とされている。もし，受信レベルが「ランダム」で，規則性のない値を示すのであれば，規制空間を定めることができず，乙６発明の目的は達せられないことになる。よって，乙６発明の受信レベルは「ランダム数または擬似ランダム数」に該当しない。
(3)小括
以上のとおり，本件発明の各構成要件に対応する構成は，乙６公報には開示されていないから，本件発明が乙６公報に基づき新規性を欠くことはない。６争点(2)イ（無効理由２：進歩性欠如その１）について
〔被告の主張〕
(1)以下のとおり，本件発明は，特開昭６４－２９１３６号の公開特許公報（以下「乙７公報」という。）に記載された発明（以下「乙７発   明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に想到し得るものである。よって，本件発明は，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであるから，同法１２３条１項２号によって無効にされるべきであり，原告はその権利を行使することができない。
(2)乙７発明と本件発明の対比
ア乙７発明について
乙７公報には，移動無線網で作動するための移動局において，移動局は，ＢＣＣＨを介してアクセス閾値ビットを受信し，前記アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め，ＲＡＣＨへの移動局のアクセス権限がアクセス閾値の評価に依存して求められるよう構成されており，かつ，アクセス閾値評価を実施するために，アクセス閾値とランダム数とを比較する手段を有する移動局が開示されている。
イ一致点及び相違点
本件発明を乙７発明と対比すると，一致点及び相違点は，以下のとおりである。
（本件発明１との一致点）
移動無線網で作動するための移動局において，前記移動局は，ＢＣＣＨを介してアクセス閾値ビットを受信し，前記アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め，ＲＡＣＨへの，当該移動局のアクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められるように構成されていることを特徴とする移動局。
（本件発明２との一致点）
移動無線網で作動するための移動局において，前記移動局は，ＢＣＣＨを介してアクセス閾値ビットを受信し，前記アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め，ＲＡＣＨへの，当該移動局のアクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められるように構成されていることを特徴とし，かつ，アクセス閾値評価を実施するために，前記アクセス閾値とランダム数または擬似ランダム数とを比較する手段を有する移動局。
（相違点）
①移動無線網において複数のユーザクラスが区別される構成②移動局がＳＩＭカードからユーザクラスを読み出す構成③移動局がＢＣＣＨを介してアクセスクラス情報を受信する構成④移動局が，ユーザクラスに関連するアクセスクラス情報に基づいて，移動局が受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにＲＡＣＨへのアクセス権限を付与されるか，あるいは，ＲＡＣＨへの当該移動局のアクセス権限がアクセス閾値の評価に依存して求められるのかを検査する構成(3)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものであること
ア相違点について
本件発明は，アクセス閾値制御及びアクセスクラス制御という２種類のアクセス制御の組合せであるのに対し，乙７発明はアクセス閾値制御であり，両者の相違点はこの点に尽きる。換言すれば，前記(2)イの各相違点は，乙７発明にはアクセスクラス制御（相違点①ないし③）や，これとアクセス閾値制御の組合せ（相違点④）が開示されていない，ということを意味するにすぎない。
しかしながら，これらの相違点について，乙７発明のアクセス閾値制御にアクセスクラス制御を組み合わせることは，当業者が周知技術及び前述した公知文献を参照することで容易になし得たことであるから，当業者は，本件発明の構成に容易に想到することができたものである。
イアクセスクラス制御は周知技術であること
アクセスクラス制御は，本件特許の優先日前より，当業者にとって周知技術であった。すなわち，書証で提出した各文献には，複数の移動局からの通信がＲＡＣＨ上で衝突することを避けるためのアクセスクラス制御が開示されており，しかも，上記文献の中には，特許文献のみならず，国内外における移動局の通信方式に関する標準規格も含まれており，アクセスクラス制御は，かかる標準規格において採用されていたものである。したがって，アクセスクラス制御が，本件特許の優先日前より，当業者にとって周知技術であったことは明らかである。
さらに，乙６公報及び乙１６文献には，いずれも，乙７発明が採用するアクセス制御，すなわち，移動無線網で作動するための移動局において，移動局がＢＣＣＨを介してアクセス閾値ビットを受信し，前記アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め，ＲＡＣＨへの移動局のアクセス権限がアクセス閾値の評価に依存して求められるというアクセス閾値制御と，アクセスクラス制御の両方が開示されている。
ウ組合せの動機付け


本件発明の課題の一つである，アクセス閾値制御を実施する場合に，システムが過負荷状態である場合でも特定のグループの移動局に対しては特別に優先的にＲＡＣＨへのアクセスを許可する必要があるという課題は，「ＧＳＭ－１３８課題」として，本件特許の優先日前より公知であったことは明らかである。
すなわち，昭和６２年（１９８７年）に開催されたＧＳＭ（GlobalSystemforMobile   Communications：デジタル携帯電話の通信方式）の研究グループＬ１ＥＧの１９８７年の議事録「ＣＥＰＴ／ＣＣＨ／ＧＳＭ／Ｌ１ＥＧ－ＷＰ３１３８／（８７）」（以下「乙１８文献」という。）では，Ｌ１ＥＧにおける「APROPOSALFOR   THEDESIGNOF   THERANDOMACCESSPROTOCOLON   THECCCH」（以下「乙１９文献」という。）に記載されたアクセス閾値制御方式を前提としつつ，アクセス閾値制御が実施される場合においても，特別のグループのユーザに対しては「即時の（immediate）」アクセスを認める必要な場合があり得ることを指摘して，システムが過負荷状態であり，アクセス閾値制御がされるような場合でも，緊急状況において，特定のアクセスクラスに優先的にアクセスを認める必要があるという課題（以下「ＧＳＭ－１３８課題」という。）を示している。そして，これは，本件発明の課題と同一である。
また，乙６公報に開示されている基本的な制御態様では，規制ゾーンに位置する全ての移動局に対して一律に基準値レベルＬと受信レベルとの比較に基づく発信制御（アクセス閾値制御）が行われるのに対して，その発展的な制御態様では，規制ゾーンに位置する移動局の中でも，ある特定の加入者クラスに限り，基準値レベルＬと受信レベルとの比較に基づく規制から除外され，発信を許可されるルートが設けられているところ，これによれば，例えば，映画館という規制ゾーンに所在する警備員が携帯している移動局等，特定の緊急サービスに従事する加入者クラスに属する移動局は，基準値レベルＬと受信レベルとの比較の結果にかかわらず，優先的に発信を許可されることになるのであり，これは，ＧＳＭ－１３８課題そのものである。
さらに，特開平   ４－３７３３２   ５号の公開特許   公報（以下「乙   １７公報」という。）にも，「非常にトラヒックが大きくて大きい規制がかかっている時にも特に緊急の着信を必要とする加入者に対しては優先的に位置登録を可能する方が望ましい」と記載されており，ここでは，アクセス閾値制御を実施する場合において，システム対する負荷が大きい場合でも，特定の移動局のクラスに位置登録を優先的に許可する必要があるという課題が開示されており，この課題は，ＧＳＭ－１３８課題を示唆するものといえる。
エ解決方法の開示
乙７発明に開示されているアクセス閾値制御が抱えるＧＳＭ－１３８課題を，アクセス閾値制御とアクセスクラス制御との組合せによって解決するとすれば，必然的に，本件発明の構成が導かれる。
(ｱ)相違点①について
アクセスクラス制御において，移動局について複数のユーザクラスを区別することは当然のことであるから，乙７発明とアクセスクラス制御を組み合わせることで，移動無線網において複数のユーザクラスが区別される構成が当然に導かれる。
(ｲ)相違点②について
乙６発明について述べたのと同様に，自局の属するユーザクラスに関する情報をＳＩＭカードに記録することは当業者が当然になし得ることである。実際，アクセスクラス制御を開示する標準規格であるＳＴＤ－２７Ｈ及びＧＳＭ０２．１１には，いずれも，自局の属するユーザクラスに関する情報をＳＩＭカードに記録する旨が開示されている。また，アクセスクラス制御において，移動局が，記録されている自局の属するユーザクラスに関する情報を読み出すことは，当然である。したがって，乙７発明とアクセスクラス制御を組み合わせることで，移動局がＳＩＭカードからユーザクラスを読み出す構成が導かれる。
(ｳ)相違点③について
アクセスクラス制御において，移動局がＢＣＣＨを介してアクセスクラス情報を受信することは当然のことであり，乙７発明とアクセスクラス制御を組み合わせることで，同構成が当然に導かれる。
(ｴ)相違点④について
相違点④に係る本件発明の構成は，要するに，アクセスクラス制御とアクセス閾値制御の組合せにおいて，「アクセスクラス制御→アクセス閾値制御」の順序でアクセス制御を行うという構成である。そして，本件発明が示すこの解決方法は，緊急時に例外的に特別のユーザのグループに対する「即時の」アクセスを許可しようというＧＳＭ－１３８の議論が示唆する解決方法，すなわち，ある特定のユーザグループに限って，アクセス閾値制御の対象から除外して，直ちにアクセス権限を付与することそのものである。
乙７発明とアクセスクラス制御を組み合わせる場合，アクセス閾値制御を利用しつつ，特別のユーザのグループに対して「即時」のアクセスを許可するためには，一律にアクセス閾値制御を及ぼす前に，どのユーザのグループに対して「即時の」アクセスを許可するかを決定し，その特定のユーザのグループに所属する移動局に限って，アクセス閾値制御における閾値の   評価に依存せず   にアクセス権限   を付与するとい   う制御（アクセスクラス制御）を適用し，その他のアクセスクラスに対しては，原則に戻って，乙７発明のアクセス閾値制御を適用することになるから，「アクセスクラス制御→アクセス閾値制御」の枠組みが当然に導かれる。また，乙６公報に開示されているシステムにおいても，アクセス閾値制御の枠組みを前提としつつ，特定の加入者クラスをアクセス閾値制御の対象から除外して優先的にアクセス権限を付与する必要があるという課題を解決するために，最初にアクセスクラス制御を行い，次に，アクセスクラス制御ではアクセス権限が付与されなかった移動局についてアクセス閾値制御を行うという枠組みを採用している。
そして，乙６公報に開示されているアクセス閾値制御のみを用いた基本的な制御態様とアクセス閾値制御及びアクセスクラス制御を組み合せる発展的な制御態様との関係は，乙７発明（アクセス閾値制御のみ）と本件発明（アクセス閾値制御とアクセスクラス制御の組合せ）との関係に対応している。かかる観点からも，当業者が，本件発明の課題と同じ課題を解決するために，乙７発明のアクセス閾値制御とアクセスクラス制御を組み合わせる方法として，相違点④に係る本件発明の構成を採用することは，極めて容易に想到できる。


このほか，ＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されるルートとして優先ルートと抽選ルートの２通りのルートを設けるという発想及び技術それ自体は，本件特許の優先日前に策定・公開された標準規格であるＴＥＴＲＡにも記載されており，公知技術であった。
(ｵ)以上のとおり，乙７発明が開示するアクセス閾値制御に，周知技術であるアクセスクラス制御を組み合わせるに当たり，（ａ）アクセス閾値又はこれを表示するビットに依存することなく，クラス規制に関連する情報（アクセスクラス情報）のみに基づいて特定のクラスに対して即時のアクセスを許可するルートと，（ｂ）即時のアクセスを許可されなかった他のクラスに対して閾値の評価に基づいてアクセスを許可するルートの，２本のルートができるように構成すること，すなわち，本件発明の構成を導くことは，当業者にとって容易であった。
また，本件発明の効果も，乙７発明に開示されているアクセス閾値制御及び周知技術であるアクセスクラス制御と基本的には同様であり，これらから予測できる効果以上のものではない。
オ小括
よって，本件発明は，乙７発明及び周知技術に基づいて容易に想到できるものであるから，進歩性を欠く。
(4)原告の主張に対する反論
ア乙７発明が移動無線網で作動する移動局に適用されること原告は，乙７発明は，発明の名称を「マルチアクセス方法」とする衛星通信やＬＡＮ等のネットワークに関する   発明であり，本件発明のような「ＳＩＭカード」を備えた「移動無線網で動作するための移動局」に係る発明ではないから，乙７発明がＳＩＭカードに記憶されたアクセスクラスに応じてアクセスを制限することにはなじまないと主張する。しかし，衛星通信における端末は必ずしも固定端末である必要はなく，例えば，人口衛星を用いたイリジウムなどの衛星携帯電話も存在しており，また，乙７公報の実施例の図１にあるようなアンテナを有する端末であっても，映像や音声を電波として通信衛星を経由させるいわゆるＳＮＧ中継車など，移動するものも含まれているから，乙７発明が開示するデータ通信のプロトコルに係るマルチアクセス方法は移動無線網で作動する移動局にも適用される。他方，本件発明が開示する移動局が作動するネットワークは「移動無線網」であり，そこから衛星通信網を排除していない。そうすると，乙７発明を，移動無線網で動作する移動局に適用されるアクセス制御方法を開示するものと捉えることができる。そして，乙７発明が想定するような衛星通信網は多数の利用者による共有を予定していることからすれば，乙７   発明の端末がＳ   ＩＭカードを有す   ることは，むし   ろ「ＳＩＭカード」の使用目的に合致する。実際，イリジウム衛星携帯電話にはＳＩＭカードが内蔵されている。
イ乙７発明が構成要件Ｄを開示していること
原告は，乙７発明に構成要件Ｄが開示されていないと主張するが，乙７発明では，「制御局」から各「子局」に対してアクセス制限値が送信され，これを子局が受信するところ，チャネルを介して情報を伝送する際に情報をビット形式で伝送することは当然であるから，アクセス制限値はビットで表現された形で，制御局から子局に向けて一斉送信され，アクセス制限値を受信した子局は，この数値と自ら発生した乱数の値とを比較する前提として，アクセス制限値を表現しているビットからアクセス制限値を求めている。
したがって，乙７公報からは，「アクセス制限値はビットで表現された形で制御局から子局に向けて一斉送信される情報に含まれており，子局で受信された際に，当該ビットからアクセス制限値を求めている」ことが当然に読み取れる。
ウアクセスクラス制御が周知技術であること
原告は，アクセスクラスに基づく制御としては，「アクセスクラスバーリング制御」が従来技術として知られていたにすぎず，アクセスクラス制御は周知技術ではなかったと主張する。
しかし，アクセスクラス制御には，「特定のクラスに属する移動局のＲＡＣＨへのアクセスを許可する」という側面と「特定のクラスに属する移動局のＲＡＣＨへのアクセスを禁止する」という側面の両方が存在することが明らかであると   ころ，この後者   の側面を強調すれ   ば，かかる制御   は「アクセスクラスバーリング制御」となるが，他方，前者の側面を強調すれば，特定のクラスに属する移動局については，他の移動局よりも優先的にＲＡＣＨへのアクセスを許可するということになり，これを「アクセスクラス優先制御」と呼ぶことができる。
そして，ＧＳＭ０２．１１においては，優先順位の高いアクセスクラスとして「緊急サービス」「公共企業（例水道／ガス供給者等）」「安全サービス」などが列挙されており，ＳＴＤ－２７Ｈにおいては，移動局が「一般移動局」の他に「優先移動局（ＶＩＰ，災害対策用等）」及び「保守用移動局」等にも分類され得ることとされており，特表平１０－５１２４３２号の公表特許   公報には，「緊   急アクセス・クラ   ス」「特殊サー   ビス・アクセス・クラス」「優先アクセス・クラス」等の表現が用いられており，さらに，特開平７－２０３５４９号の公開特許公報には，「クラス識別子は，システム・メンテナンス・ユーザ，緊急サービスまたは企業重役の場合のような特殊または特権ユーザを示すことができる。」との記載が存在する（段落【００５２】）。加えて，乙６公報は，規制空間内において移動局がＲＡＣＨにアクセスすることを禁止するというアクセス制限を行うことを前提に，規制空間内においても通信を行う必要性が特に高い移動局に対してＲＡＣＨへのアクセスを優先的に許可するために，アクセスクラス制御を行っている。
このように，本件特許優先日より前から，多数の文献に，アクセスクラス制御において「優先」の側面を強調するという技術思想が開示されていたから，アクセスクラスバーリング制御と同様に，アクセスクラス優先制御が周知であったことは明らかである。
エ乙７発明にアクセスクラス制御を組み合わせることが困難でないこと(ｱ)特定のクラスに優先的にアクセスを認める必要があることを強調するＧＳＭ－１３８課題を解決するために，同じく「優先」の側面を有するアクセスクラス制御を組み合わせることは，ごく自然な発想である。したがって，乙７発明のアクセス閾値制御に，周知技術であるアクセスクラス優先制御を組み合わせることで本件発明に想到することは，当業者が容易になし得たことである。
(ｲ)原告は，乙７発明が，一部の子局が優先的に制御局にアクセスすることができることは「不平等」であるとしているとして，乙７発明がＳＩＭカードに記憶されたアクセスクラスに応じて，アクセスを制限することにはなじまないと主張する。


しかし，乙７発明がいう「不平等」とは，特にアクセスを優先させるべき合理的な理由がないにもかかわらず，単に，制御局の距離の条件等により，特定の移動局のみが常にアクセスを付与されることに対する評価であるから，優先させるべき合理的な理由を有する特定の移動局に優先的にアクセスを付与することを「不平等」と評価するものではない。また，通信衛星網は多数の利用者がシステムを共有できるものと   考えら   れるこ   とから   すれば   ，むし   ろ，端   末をア   クセス   クラス（ユーザクラス）によって区別する動機は十分にあるというべきである。
オ乙１８文献が特許法２９条１項３号の「頒布された刊行物」に当たること原告は，乙１８文献について，標準化団体におけるワーキンググループの内部的なメモにすぎず，特許出願前に頒布された刊行物に該当するかどうかも，その内容が公知となっていたものかどうかも不明であると主張して，同文献の引例としての適格性を争う。
しかし，特許法２９条１項３号にいう「頒布された刊行物」とは，公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書，図画その他これに類する情報伝達媒体であって，頒布されたものを指すと解されるところ（最高裁昭和５５年７月４日第二小法廷判決・民集３４巻４号５７０頁，同昭和６１年７月１７日第一小法廷・民集４０巻５号９６１頁），乙１８文献は，ＧＳＭの分科会の会議において，ヨーロッパ各国の通信業界の企業に所属する者等の少なくともＷＰ２及びＷＰ３の参加者７９名（報告者を含む。）に対し，何らの守秘義務を課すことなく配布され，これを受領した者もその利用は自由であると認識していたものであるから，上記配布の時点，すなわち，昭和６２年（１９８７年）９月に，特許法２９条１項３号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するに至ったといえる。
〔原告の主張〕
(1)乙７発明と本件発明の対比
被告は，乙７発明に，周知技術を組み合わせることで，本件発明に至ることが容易であるから，本件特許は進歩性を欠き，無効事由を有すると主張する。
しかし，乙７発明は，発明の名称を「マルチアクセス方法」とする衛星通信やＬＡＮ等のネットワークに関する発明であり，本件発明のような「ＳＩＭカード」を備えた「移動無線網で動作するための移動局」に係る発明ではない。このことは，乙７公報の［産業上の利用分野］，［従来例］及び［実施例］の各記載から明らかである。また，乙７公報の第１図は，乙７発明の実施例を表したものであるが，ここでは，「制御局」としては「通信衛星」，「子局」としては「所定地域に配置された多数の端末」，すなわち所定の位置に固定された端末が想定されている。
このように，乙７発明は，そもそも携帯電話等の移動局に関する発明ではないから，本件発明とは根本的に相違し，乙７発明は，全ての構成要件において本件発明と相違する。すなわち，被告も認めるとおり，乙７発明と本件発明とは，移動無線網において複数のユーザクラスが区別される構成（構成要件Ａ，Ｆ），移動局がＳＩＭカードからユーザクラスを読み出す構成（構成要件Ｂ）及び移動局がＢＣＣＨを介してアクセスクラス情報を受信する構成（構成要件Ｃ）が相違しているほか，乙７発明には，本件発明の構成要件Ｅに相当する構成が開示されていない。
また，被告は，構成要件Ｄについて，「アクセス制限値はビットで表現された形で制御局から子局に向けて一斉送信される情報に含まれており，子局で受信された際に，当該ビットからアクセス制限値を求めている」と主張するが，そのようなことは乙７公報のどこにも記載されておらず，構成要件Ｄが開示されているということはできない。
(2)構成要件Ｅの構成が容易想到でないこと
ア上記各相違点のうち，とりわけ構成要件Ｅについては，乙７発明には，「ユーザクラスに関連するアクセスクラス情報に基づいて，当該移動局が，受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）にアクセスする権限が付与されているのか，あるいはランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）への，当該移動局のアクセス権限が，アクセス閾値の評価に依存して求められるのかを検査する」構成（構成要件Ｅ）が開示されておらず，また，構成要件Ｅの構成へと当業者を導く契機となる記載もない。
そして，被告の挙げるその他の文献のいずれを見ても，本件発明の構成，特に，構成要件Ｅに対応する構成は開示されておらず，そのような構成に当業者を動機付ける記載もなく，本件発明と「同一の課題」が開示されているともいえない。
イ乙１８文献及び乙１９文献につき
被告は，乙１８   文献（ＧＳＭ－   １３８）及び乙   １９文献（ＧＳ   Ｍ－７４）に「アクセスクラス制御」と「アクセス閾値制御」の組合せが開示されていると主張するが，両文献には，阻止された移動局で確率ｆで再送信を試みることが記載されており，再送信の確率を規制する制御方式が開示されているのみで，閾値を用いた「アクセス閾値制御」は開示されていない。加えて，乙１８文献にはアクセスクラスを用いた具体的な制御方式は開示されておらず，乙１８文献の検討を踏まえて，ＧＳＭにおいて最終的に採用された制御方法は，ＧＳＭ０２．１１の「アクセスクラスバーリング制御」であった。
また，被告は，乙１８文献に示される課題（ＧＳＭ－１３８課題）が本件発明と同一の課題と同じであるとも主張する。しかし，乙１８文献が開示しているのは，システム障害等の緊急事態がネットワークに生じた場合において，一部の移動局につきアクセスを禁止し，また一部の移動局には「即時のアクセス」を許可するという課題であるのに対して，本件発明は，ＧＳＭ標準規格を含む従来技術を前提により効率的にＲＡＣＨへのアクセス権限の分配を実現することを課題とするものであるから，本件発明の課題と乙１８文献の開示する課題は次元が異なる。
なお，乙１８文献は，ＧＳＭのワーキンググループの一つであるＬ１ＥＧの会合の議事録であるところ，これは，標準化団体におけるワーキンググループの内部的なメモにすぎず，特許出願前に頒布された刊行物に該当するかどうかも，その内容が公知となっていたものかどうかも不明である。
ウ乙１７公報につき


乙１７公報に記載された発明（   以下「乙１７発明」という。）   では，「特に緊急の着信を必要とする加入者」は自ら「強制位置登録モードボタン」を押すことによって位置登録要求に対する規制を緩和するというのであり，移動端末がＳＩＭカードに記録された「ユーザクラス」によって区別されるという発想はないから，移動局の属性に応じたユーザクラスに基づく本件発明のようなアクセス制御とは全く異質のものである。
エＴＥＴＲＡにつき
標準規格であるＴＥＴＲＡにおける制御は，本件発明とは構成も技術思想も全く異なるものであり，少なくとも，ＴＥＴＲＡは本件発明における「アクセス閾値の評価に依存してアクセス権限が求められる」ルート（抽選ルート）を開示しておらず，またアクセスクラス情報に基づく「検査」を開示しておらず，本件発明の構成を開示も示唆もするものではない。
オその他の引例につき
被告が周知技術として挙げるその他の文献等についても，これらはいずれも本件発明の構成要件Ｅに相当する構成を開示するものではない。すなわち，仮にこれらの文献の中に，移動局を何らかの「クラス」に分類して，ＲＡＣＨの過負荷を避けること（アクセスクラス制御）が記載されているとしても，その方法は，特定のクラスに属する移動局について，ネットワークへのアクセスを一律に禁止する方式，すなわちアクセスクラスバーリング制御である。
また，このアクセスクラスバーリング制御をアクセス閾値制御と組み合わせる方式は，ＧＳＭ０４．６０でも採用されていたが，ここでは，所定のクラスに属する移動局についてネットワークへのアクセスを禁止した上，ネットワークへのアクセスを許可された移動局について「抽選」を行って，当選した移動局のみがＲＡＣＨへのアクセスを許可される構成が開示されているにすぎない。
カこれに対して，本件発明は，構成要件Ｅに示されるように，ＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されるルートとして，①アクセス閾値の評価，すなわち「抽選」の結果に依存せずにアクセス権限が付与されるルート（優先ルート）と，②「抽選」の結果に依存してアクセス権限が付与されるルート（抽選ルート）の二つが用意されており，移動局が，自らがいずれのルートに振り分けられるのかを「検査」するように構成されているのであり，このような本件発明の構成は，上記の「アクセスクラスバーリング制御」や「アクセスクラスバーリング制御＋アクセス閾値制御」とは根本的に異なる。
そうすると，乙７発明のアクセス閾値制御に，本件優先日当時に周知であったアクセスクラスバーリング制御を組み合わせたとしても，せいぜい，アクセスクラスバーリング制御の後にアクセス閾値制御を行うこと，すなわち，ＧＳＭ０４．６０の制御に至るにすぎないのであって，ＲＡＣＨへのアクセス権限に関して二つの異なる特性を有するルートを提供することにより，ＲＡＣＨへのアクセスを負荷に応じて柔軟に制御しようとする本件発明の構成に至ることはない。
(3)乙７発明と周知技術との組合せの動機付けがないこと（阻害要因）乙７公報には，無線網において複数のユーザクラスが区別されることも，所定のユーザクラスに属する移動局について優先的にアクセス権限を付与することも記載されておらず，「ユーザクラス」や「アクセスクラス情報」に対応する構成を導く動機付けとなる記載すらない。むしろ，乙７公報には，「アクセス制御値と乱数の値とにより制御局に対してアクセスできるか否かが決まるので，通信を希望する子局にとって平等であり，制御局との距離の条件等によりある決まった子局のみが常にアクセスが受け付けられるという不平等もなくなる。」との記載があることから，乙７発明においては，このように一部の子局が優先的に制御局にアクセスすることができることは「不平等」であり，乙７発明はそのような課題を解決したものと位置づけられている。実際，乙７発明   は通信衛星と固定   端末で構成されるネッ   トワークや「独自の伝送路にてネットワークを組んでいるＬＡＮやその他の中小規模ネットワーク等」における発明であるところ，これらのネットワークは，通常，公衆に対して開かれたものではなく，端末の数が比較的限られているため，端末を複数の「ユーザクラス」によって区別する動機に乏しい。したがって，乙７発明は「ユーザクラス」にはなじまない発明であり，乙７公報に接した当業者が，乙７発明に本件発明が規定する「ユーザクラス」の概念を持ち込むことを動機付けられることはない。
よって，乙７発明と，相違点に当たる「アクセスクラス」による制御とを組み合わせることは困難である。
７争点(2)ウ（無効理由３：進歩性欠如その２）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明は，乙７発明及びＧＳＭ０２．１１に開示された技術に基づいて容易に想到できるものであるから，進歩性を欠き，特許法２９条２項により特許を受けることができないものである。
よって，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効にされるべきであるものであるから，同法１０４条の３第１項により，原告は，本件特許権を行使することはできない。
(2)乙７発明と本件発明の対比
前記６〔被告の主張〕(2)のとおり，本件発明と乙７発明との間の相違点は，以下のとおりである。
①移動無線網において複数のユーザクラスが区別される構成②移動局がＳＩＭカードからユーザクラスを読み出す構成③移動局がＢＣＣＨを介してアクセスクラス情報を受信する構成④移動局が，ユーザクラスに関連するアクセスクラス情報に基づいて，移動局が受信されたアクセス閾値ビットに依存せずにアクセス権限を付与されるか，あるいは，ＲＡＣＨへの当該移動局のアクセス権限がアクセス閾
値の評価に依存して求められるかを検査する構成
(3)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものであること
ア動機付け
乙１８文献が開示する課題，すなわちＧＳＭ－１３８課題は，本件発明の課題と同一である。また，このＧＳＭ－１３８課題は，乙１８文献の他にも，乙６公報及び乙１７公報においても開示されている。よって，アクセス閾値制御を実施する場合に，システムが過負荷状態である場合でも特定のグループの移動局に対しては特別に優先的にＲＡＣＨへのアクセスを許可する必要があるという課題は，本件特許の優先日前より公知であったことが明らかである。
イ解決方法の開示
(ｱ)ＧＳＭ０２．１１について