オ本件発明は，Ｌ２ＭＸ（式中，Ｌ及びＸは，異なったモノアニオン性二座配位子であり，Ｌは，ｓｐ２混成軌道炭素及びヘテロ原子を有するＬの原子によりＭに配位しており，Ｍは，８面体錯体を形成する，好ましくは第３系列の遷移金属，好ましくはイリジウム（Ｉｒ）である。）に関する（【０００８】【００３８】）。この化合物は，増大した濃度で，またはそのままで，有機発光ダイオードの発光層として働くホスト層中のドーパントとして働くことができる（【００３９】【００４６】【００４７】）。Ｌの例は，２－（１－ナフチル）ベンゾオキサゾール，（２－フェニルベンゾオキサゾール），（２－フェニルベンゾチアゾール），（７，８－ベンゾキノリン），クマリン，（チエニルピリジン），フェニルピリジン，ベンゾチエニルピリジン，３－メトキシ－２－フェニルピリジン，チエニルピリジン及びトリルピリジンであり（【００４８】），Ｘの例は，アセチルアセトネート(acac)，ヘキサフルオロアセチルアセトネート，サリチリデン，ピコリネート及び８－ヒドロキシキノリネートである（【００４９】）。Ｌ及びＸの更に別な例は，図３９（１０種類の化合物が一般式で表されている。なお，本判決では図示しない。）のほか，「総合配位化学」第２巻第２０．１章及び第２０．４章に見いだすことができる（【００５０】）。カ本件発明１に記載の燐光有機金属化合物に含まれる１６種類のイリジウム錯体（ＢＴＩｒを含む。）の製造方法（【００５２】～【００７６】）並びに発光スペクトル及びＮＭＲスペクトル（図８～１５，１７～２２，２５～３６）は，当該段落及び図（本判決では図示しない。）に記載のとおりである。得られたイリジウム錯体は，強く発光し，ほとんどの場合，燐光であることを示す１ないし３マイクロ秒（μsec）の寿命を持っている（【００７９】）。発光を示す錯体は，Ｌ２ＭＸ（Ｍは，イリジウム）として特徴付けられ，この錯体の発光は，イリジウムとＬ配位子との間のＭＬＣＴ遷移に基づくものであるか，又はその遷移と配位子間の遷移との混合に基づくものである（【００８０】）。
キ式Ｌ２ＭＸの化合物は，ＯＬＥＤの燐光発光体として用いることができる。例えば，Ｌが２－フェニルベンゾチアゾール，Ｘがアセチルアセトネート及びＭがイリジウムである場合の化合物（ＢＴＩｒ）は，ＯＬＥＤの発光層を形成するために４，４′－Ｎ，Ｎ′－ジカルバゾール－ビフェニル（ＣＢＰ）中のドーパントとして質量で１２％のレベルで用いた場合，１２％の量子効率を示す（【００１０】【００１１】【００４１】【００４２】）。本件発明のホスト層は，カルバゾール部分を有する特定の分子からなってもよいが，中でもＣＢＰが好ましい（【００９１】～【００９４】）。ク本件発明で使用される発光装置は，３０ｎｍのＮＰＤからなるホール輸送層（ＨＴＬ）を，ＩＴＯ（アノードとしての機能を果たすインジウム錫酸化物の透明伝導性相）被覆ガラス基体上にまず蒸着する。そのＮＰＤの上に，ホストマトリックス中へドープした有機金属の薄膜を蒸着して発光層を形成する。例として，発光層は，１２重量％のＢＴＩｒを含有するＣＢＰであり，その層の厚さは，３０ｎｍであった。発光層の上に，バトクプロイン（ＢＣＰ）からなり，厚さ２０ｎｍのブロッキング層を蒸着する。ブロッキング層の上に，厚さ２０ｎｍのＡｌｑ３からなる電子輸送層を蒸着する。電子輸送層の上に，Ｍｇ－Ａｇ電極を蒸着して，装置が完成する（【００９５】【００９８】）。カソードとアノードの間に電圧を印加すると，ホールがＩＴＯからＮＰＤへ注入され，ＮＰＤ層により輸送される一方，電子は，Ｍｇ－ＡｇからＡｌｑへ注入され，Ａｌｑ及びＢＣＰを通って輸送される。次に，ホールと電子は，ＥＭＬへ注入され，キャリヤー再結合がＣＢＰで起き，励起状態が形成され，ＢＴＩｒへのエネルギー移動が起き，最終的にＢＴＩｒ分子が励起され，放射崩壊する（【００９６】）。この装置の量子効率は，１２％である（【００９７】）。ケ蛍光材料は，装置中の発光体としてある利点を有する。Ｌ   ２ＭＸ（Ｍは，イリジウム）錯体を製造するのに用いられるＬ配位子が大きな蛍光量子効率を有するならば，配位子の三重項状態を出入りする系間移行を効率的に行わせるため，イリジウム金属の強いスピン軌道結合を用いることができる。これは，イリジウムがＬ配位子を効果的な燐光中心にするということにある。この方法を用いて，どのような蛍光染料を用いても，それから効果的な燐光分子を作ることができる。すなわち，Ｌは蛍光を発するが，Ｌ２ＭＸ（Ｍは，イリジウム）は，燐光を発する（【０１０４】）。例えば，Ｌがクマリンであり，Ｘがアセチルアセトネート(acac)である場合のＬ２ＩｒＸ錯体は，強い橙色の発光を与えるのに対し，クマリン自身は，緑色に発光する（【０１０５】）。色素レーザー及び他の用途のために開発された蛍光染料の数は極めて多いので，この方法は，極めて広範な燐光材料をもたらすものと予想される（【０１０６】）。ただし，ヘキサフルオロ－acac及びジフェニル－acacの両方の錯体は，Ｌ２ＩｒＸ錯体のＸ配位子として用いた場合，当該錯体からの発光をクエンチすることがあるため，非常に弱い発光を与えるか，または発光を全く示さない。その理由は，完全には明らかになっていない（【０１１４】）。


コ本件発明のＯＬＥＤは，ＯＬＥＤを有する実質的にどのような形の装置にでも用いることができ，例えば，大画面表示器，乗物，コンピューター，テレビ，プリンター，大面積壁，劇場若しくはスタジアムのスクリーン，掲示板又は標識に組み込まれるＯＬＥＤに用いることができる（【０１１７】）。
(2)前記第２の２記載の本件発明の特許請求の範囲によれば，本件発明は，いずれもアノード，カソード及び発光層を含み，Ｌ２ＭＸの式（式中，Ｌ及びＸは，異なった特定の二座配位子であり，Ｍは，イリジウムである。）で表される燐光有機金属化合物を発光層に含む有機発光デバイス又はこれが組み込まれた表示装置である。そして，前記(1)の本件明細書の記載によれば，本件発明は，Ｌ２ＭＸの式（式中，Ｌ及びＸは異なった二座配位子であり，Ｍは金属，特にイリジウムである。）で表される有機金属化合物，それらの合成及びあるホスト中のドーパントとして，有機発光装置の発光層を形成するために使用することに関するものであるところ（段落【０００１】），燐光では全ての励起子が発光に関与できるため，原理的に蛍光よりも高い効率で発光が得られることから，燐光の利用に成功することは有機ＥＬ装置の前途を約束するものであるが（段落【００２４】，【００２５】），多くの有機材料は一重項励起子からの蛍光を示すが，三重項による効果的室温燐光を出すことができるものは，ほんの僅かなものしか確認されていないことから（段落【０００６】，【０００７】），本件発明の燐光有機金属化合物Ｌ２ＭＸに含まれる１６種類のイリジウム錯体の製造方法並びに発光スペクトル及びＮＭＲスペクトルを具体的に示し（段落【０００８】【００３８】【００３９】【００４６】～【００５０】【００５２】～【００７６】【００７９】【００８０】【０１０４】～【０１０６】【０１１４】），そのうちＢＴＩｒをＥＬデバイスに組み込み，その量子効率を測定するなどして（段落【００９５】～【００９７】），本件発明に係るＬ２ＭＸの式で表される燐光有機金属化合物は有機発光デバイスにおいて燐光発光体として用いることができることを開示したものであることが認められる。
２甲１発明について
(1)甲１（「Appl.   Phys.Lett.,Vol.75,   No.1,5JULY   1999pp.4-6」（邦題：「電気燐光に基づく高効率緑色有機発光デバイス」，平成１１年７月５日発行）には，以下の記載がある。
ア「近年における，白金ポルフィリンからの高効率赤色電気燐光の実証は有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）特性のブレークスルーを予兆していた。蛍光とは異なり，燐光は一重項及び三重項励起状態の双方を用いるので，１００％の最大内部効率を達成する可能性を含んでいる。しかし，基準輝度１００ｃｄ／ｍ2   に対し，初期研究段階のポルフィリンの外部量子効率は２．２％である。この外部量子効率は実質的には低電流時の量子効率（５．６％）より低い。」（訳文２頁３～９行）
イ「今回，我々は緑色電気燐光材料である   fac-トリス-(2-フェニルピリジン)イリジウム[Ir(ppy)３]を用いたＯＬＥＤについて述べる。三重項の短い寿命と適度なフォトルミネセンス効率という双方の要因の併発によって，Ir(ppr)３系ＯＬＥＤの量子効率のピークを８．０％（２８ｃｄ／Ａ），パワー効率のピークを３１ｌｍ／Ｗとすることができる。」（訳文２頁１４～１８行）
ウ「蛍光はスピン対称性を保つ有機分子の輻射緩和に限定して起きる。このプロセスは非常に急速（およそ1   ns）であり，典型的に一重項励起状態と基底状態間の遷移を起こす。反対に燐光は，対称性が保たれない「禁制」遷移，例えば三重項励起状態と一重項基底状態間の遷移により生じている。電気励起状態下では励起子は両方の対称状態で作られる。つまり，全ての励起子からルミネセンスを得ることで，純蛍光デバイスの場合に得られる効率よりも著しく高い効率が得られる可能性が出てくる。」（訳文２頁２１～２７行）
エ「図１にエネルギー準位の提案図とＯＬＥＤに用いるいくつかの材料の分子構造式を示す。透明な導電性インジウムスズ酸化物をプレコートした清浄されたガラス基板上に，有機層が高真空熱蒸着（１０６Torr）によって成膜される。厚さ４００Åの４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］ビフェニル（α-NPD）層はＣＢＰ中のIr(ppy)３で構成されている発光層へ正孔を輸送する役割を持つ。電子輸送材料のトリス－（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）で作られた厚さ２００Åの層はIr(ppy)３：ＣＢＰ層に電子を輸送し，陰極での   Ir(ppy)３発光吸収を減らす働きをしている。直径１ｍｍの開口をもつシャドウマスクを用いて，厚さ５００ÅのＡｇキャップを備えた２５：１Ｍｇ：Ａｇの厚さ１０００Åの層から成る陰極を画定した。先にも述べられている通り，２，９－ジメチル－４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン（バソキュプロイン又はＢＣＰ）の薄膜バリア層（６０Å）をＣＢＰとＡｌｑ３間に挟むことが，発光領域内に励起子を閉じこめること，即ち，高効率保持に対して必要であることがわかっている。」（訳文３頁７～２１行）


「図１：電気燐光デバイスのエネルギー準位提案図。最高被占分子軌道（ＨＯＭＯ）エネルギー及び最低空分子軌道（ＬＵＭＯ）エネルギーを示す…。Ir(ppy)３のＨＯＭＯレベル及びＬＵＭＯレベルはわかっていない。挿入図(a)はIr(ppy)３，(b)はＣＢＰ，(c)はＢＣＰの化学構造式をそれぞれ示す。」（図は原文５頁左欄，図１の説明は訳文５頁下から１０～６行）オ「ＣＢＰ中の   Ir(ppy)３の過渡応答は，脱気トルエン中の室温で測定した２μｓの寿命と比較して５００ｎｓ程度の単一指数関数的燐光減衰である。これらの短い寿命はスピン軌道結合が強いことを示唆しており，また過渡応答中にIr(ppy)３蛍光が存在しないことも合わせて，Ir(ppy)３は一重項から三重項状態への強い項間交差を保持しているものと我々は予想している。よって，全ての発光は長寿命の三重項状態に起因している。残念ながら三重項のゆっくりとした緩和は電気燐光の障害になり得るが，Ir(ppy)３の第１の利点は三重項の寿命が短いことである。よって，実際の所，燐光の障害は弱まる。」（訳文４頁１６～２５行）
カ「これまで調査を行った燐光性化合物のうち，純粋な有機材料では，室温で強い燐光を示すためのスピン軌道カップリングが不十分である。純粋な有機燐光体の可能性を排除すべきではないが，最も有望な化合物は芳香族配位子を有する遷移金属錯体である可能性がある。遷移金属は一重項状態と三重項状態を混在させているので，項間交差を高め三重項励起状態の寿命を短くする。本研究で示したように，高性能デバイスには，適度なフォトルミネッセンス効率と約１μsの寿命で十分である。」（訳文５頁１５～２１行）
(2)そして，甲１発明が，前記第２の３(2)のとおり，「アノード，カソード及びＣＢＰなどのホストとIr(ppy)３なる燐光有機金属化合物のドーパントを含む発光層を含む有機発光デバイスであって，前記発光層は前記アノードと前記カソードの間に配置される，有機発光デバイス（前記式中，「ppy」は2-フェニルピリジンである）。」というものであることは，当事者間に争いがない。
３取消事由１（相違点２に関する容易想到性の判断の誤り）について原告は，甲４には，Ｌ２ＭＸの式で表されるＩｒ錯体の発光は「fluorescence」（蛍光）の語が用いられ，「phosphorescence」（燐光）の語が用いられていないが，①イリジウムのような重原子を含む分子は，重原子効果により，スピン－軌道相互作用が促進され，一重項励起状態から三重項励起状態への遷移（系間交差（項間交差））及び三重項励起状態から基底状態への遷移の確率が高まること，及び蛍光の量子収率が低下し燐光の量子収率が増加すること等から，当該分子が発光していればそれが燐光発光であることは技術常識であり（甲４９，５７，５８の１，甲７２～７６，７７の１・２，甲７８），Ｉｒ錯体で金属－配位子電荷移動（ＭＬＣＴ）励起状態に起因する発光は，三重項ＭＬＣＴ励起状態からの燐光発光であることは技術常識であり（甲５，４６），また，Ｉｒ－Ｃの結合の数が多いとＭＬＣＴ特性が高くなり三重項ＭＬＣＴ励起状態から燐光発光することから（甲８，５０），甲４に示されたＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物（イリジウム錯体）の発光が，一重項励起状態に起因する蛍光であって，三重項励起状態に起因する燐光と認識されないと直ちに判断するのは誤りであり，同様にＩｒ錯体でありＩｒ－Ｃの結合数が多い甲４に記載されたＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物も，当業者であれば燐光発光するものと理解すること，更に，②燐光ＰＬを示す物質を，ＥＬデバイスに適用してＥＬにより燐光発光させることは，当業者がこれまで行ってきた技術常識であるから（甲５，４５，４６），甲４記載の有機金属化合物がＰＬにより燐光発光することが理解できる以上，これを甲１に記載されたＬ３Ｍの式で表される燐光発光有機金属化合物に代えてＥＬデバイスに適用することは当業者であれば容易に想到することができた旨主張する。
(1)本件優先日当時の技術常識について
そこで，まず，原告が技術常識であった旨主張する上記①，②の各事項が，本件優先日当時の技術常識であったと認められるかについて検討する。アＩｒ錯体の発光であれば当業者は燐光発光と理解するかについて(ア)重原子を含む分子による発光は，重原子効果により燐光発光である
ことが技術常識といえるかについて
原告が，本件優先日当時，重原子を含む分子による発光は，重原子効果により燐光発光であることが技術常識であったことの根拠として挙げる文献等の内容について検討する。
ａ甲４９の記載内容
(a)証拠（甲４９）によれば，甲４９（「アトキンス物理化学（下）第４版」，平成５年発行）には，概略，次の記載がある。
「りん光
図１７・１１（本判決では図示しない。）はりん光に至るまでの一連の事象を示している。第一段階は，蛍光の場合と同じであるが，励起三重項状態の存在が決定的な役割を演じる。（…三重項…これは二つの電子のスピンが平行な状態である。）


励起一重項状態と励起三重項状態とは，そのポテンシャルエネルギー曲線が交差する点で共通の構造をとっている。それゆえ，もし二つの電子スピンを不対にする何らかの機構があると，分子は系間交差を起こして三重項状態になれる。原子スペクトルの議論で…スピン－軌道結合が存在すると，一重項－三重項の遷移が起こり得ることを学んだが，分子についても同じことがいえる。分子が（Ｓのような）かなり重い原子を含むときにはスピン－軌道結合が大きいから，系間交差が重要になると予想できる。…もしある励起分子が交差して三重項状態になると，その分子は引続きエネルギーをまわりに与えるが，今度は三重項の階段を下りてきて，最低振動エネルギー準位に捕捉される。溶媒はこの最終の，大きな電子励起エネルギーの量子を引き抜くことはできず，しかも基底状態に戻ることはスピン禁制であるために，分子はそのエネルギーを放射することもできない。しかし，放射遷移が完全に禁じられているわけではない。それは，系間交差の原因となるスピン－軌道結合によって選択律も破れるからである。したがって，分子の弱い放射が可能になり，この放出はもとの励起状態が形成された後，長い間続くことになる。
…またこの機構から，りん光の効率がある程度重い（強いスピン－軌道結合を有する）原子の存在によって決まるはずであると考えられるが，事実はその通りである。」（７６２～７６４頁）(b)前記(a)によれば，甲４９には，分子がＳ（硫黄）のようにかなり重い原子を含むときには，スピン－軌道結合が大きく，系間交差が生じ，三重項励起状態になれるため，燐光発光する旨が記載されているということができる。
ｂ甲５７の記載内容
(a)証拠（甲５７）によれば，甲５７（「有機光化学」，昭和４５年発行）には，概略，次の記載がある。
「すでに述べた系間交差，Ｓ→ＴやＴ→Ｓ，は多重度を異にする状態の間の遷移であって，たとえばＳ１とＴ１がそれぞれ完全に純粋な一重項と三重項状態であれば，この二つの状態の間での遷移はスピン禁制遷移であるため非常に起こりにくいはずである。このような遷移が起こるためには，一重項状態と三重項状態の間に混じり合い（mixing）が必要であって，たとえば三重項の混じった一重項状態から一重項の混じった三重項状態への遷移が可能になる。
このように多重度の異なる状態の間の混じり合いは，主としてスピン－軌道相互作用（spin-orbitalinteractionまたは   coupling）によるといわれていて，系間交差過程を理解する上に重要である。スピン－軌道相互作用は電子の軌道運動と電子のスピン磁気モーメントとの磁気的な相互作用で起こるといわれており，特に重原子（臭素やよう素など）や常磁性原子（鉄など）が系内にあるときには強くなり系間交差が促進される。実際に有機分子に重原子を導入すると，その大きなスピン－軌道相互作用のためいわゆる重原子効果（heavyatomeffect）が現われ系間交差が促進される。
…重原子効果は励起一重項から励起三重項への系間交差を起こしやすくするので，一般に励起三重項からの反応は重原子を含む溶媒によって促進される。…励起三重項から基底状態への遷移にも重原子効果が現われ，したがって励起三重項の寿命が短くなる。」
（６２～６３頁）
(b)前記(a)によれば，甲５７には，重原子（臭素やよう素など）が有機分子内にあると，その大きなスピン－軌道相互作用のために，いわゆる重原子効果が現われ，系間交差及び励起三重項から基底状態への遷移が促進されることが記載されているということができる。
ｃ甲５８の１の記載内容
(a)証拠（甲５８の１）によれば，甲５８の１（「Current   OpinioninSolidState   andMaterialsScience   4(1999)369-372」（邦題：「有機発光ダイオードにおける電気燐光」），１９９９年（平成１１年）８月発行（甲５８の２））には，概略，次の記載がある。「ＯＬＥＤにおける別の色調整の方法では，ＯＬＥＤ構造への少量の光ルミネッセンス（ＰＬ）色素のドーピングを伴う。…このＰＬ色素ドーピング技術は，発光色が可視スペクトル全体にわたる，効率及び素子寿命の良好なＯＬＥＤを作製するために用いられてきた。…本論文では，色素をドープしたＯＬＥＤから高効率かつ飽和した赤色発光を得るために燐光ドーパントを用いることについて説明する…。」（訳文１頁下から４行～２頁３行）「我々は最近，燐光色素を慎重に選択すれば，高効率な電界発光（すなわち電気燐光）がＯＬＥＤにて得られることを発見した…。効率よい電気燐光を得る鍵は，適切なドーパントとホスト材料の選択にある。このプロセスのための最良のドーパントは重原子を含む燐光体である。これらの分子中の重原子にみられる強いスピン軌道カップリングは，一重項状態と三重項状態の顕著なミキシングを可能とし，項間交差を促進し，しばしば高効率燐光につながる。三重項励起状態から基底状態への放射緩和の効率を向上させることに加えて，重原子は，標準的な有機燐光体と比較して，三重項状態の発光寿命を大幅に低減させる。白金オクタエチルポルフィン（ＰｔＯＥＰ）は重原子を含む燐光体のよい例である。ＰｔＯＥＰの燐光量子収率は室温で０．５，そして７７Ｋで＞０．９であり，寿命は室温及び７７Ｋで，それぞれ９０μｓ及び１３１μｓである。」（訳文３頁下から６行～４頁６行）
「燐光ドーパントの重原子は，色素上の一重項励起子をすみやかに三重項励起状態へと変え，色素からの燐光に至る。そのため，燐光ドーパントはＥＬ過程で形成される一重項励起子及び三重項励起子のどちらも有効に利用するものと考えられる。」（訳文４頁下から４～１行）
「ＯＬＥＤ中のＰｔＯＥＰの実測発光寿命は３５μｓであり，７７Ｋでの寿命は１３１μｓであり，量子効率が０．９である。」（訳文６頁下から６～４行）
(b)前記(a)によれば，甲５８の１には，燐光ＥＬに用いられる燐光ドーパント（具体例：ＰｔＯＥＰ）において，重原子によるスピン－軌道相互作用によって，一重項励起状態から三重項励起状態への遷移（項間交差）が促進され，三重項励起状態から基底状態への放射緩和の効率を向上させ，高効率の燐光につながる旨が記載されているということができる。


ｄ甲７３の記載内容
(a)証拠（甲７３）によれば，甲７３（「Inorganic   Chemistry,Vol.25,No.22,1986」（邦題：「燐光８－キノリノール金属キレート。励起状態特性及び酸化還元挙動」），昭和６１年発行）には，概略，次の記載がある。
「一般式Ｍ（ＱＯ）ｎ（ｎ＝３，Ｍ＝Ａｌ（Ⅲ），Ｂｉ（Ⅲ），Ｒｈ（Ⅲ），Ｉｒ（Ⅲ）；ｎ＝２，Ｍ＝Ｐｔ（Ⅱ），Ｐｂ（Ⅱ））の８－キノリノール（ＱＯＨ）金属錯体のいくつかを合成し，その特性を示した。重金属錯体（Ｍ＝Ｐｔ（Ⅱ），Ｐｂ（Ⅱ），Ｂｉ（Ⅲ），Ｉｒ（Ⅲ））は流体溶液中で長寿命（τ≃２～４μｓ）燐光及び励起状態吸収（ＥＳＡ）を示す。これらの錯体の光物理（発光スペクトルと寿命，ＥＳＡスペクトルと寿命，発光量子収量，長寿命状態の形成効率）について詳しく研究した。長寿命発光状態は，８－キノリノール配位子の金属摂動三重項状態に帰属する。これらの基底状態酸化還元電位及び励起状態特性に基づいて，重金属８－キノリノール錯体は強力な励起状態還元剤（－０．８～－１．３Ｖの電位範囲ｖｓ．ＳＣＥ）として挙動することが予測される。消光の調査によってこれらの予想を検証する。」（訳文１頁４～１４行）
「発光調査した錯体は２種類のはっきりと異なる発光を呈する。Ａｌ（Ⅲ）錯体，Ｐｂ（Ⅱ）錯体，及びＢｉ（Ⅲ）錯体が示す緑色発光は室温にてナノ秒領域の寿命を有し，７７Ｋで凍結しても実質的に増大しなかった（表Ｉ）。複数の著者によって何年も前に提唱されたように，この発光は配位子局在蛍光に帰属すると考えられる。最低エネルギー吸収帯についてのストークス・シフトは，さまざまな錯体の間で基本的に一定である（室温で約０．６５μｍ－１）。この顕著なシフトは，ＱＯ－体とＱＯＨ２＋体のいずれであっても，遊離配位子で観察されるものに匹敵する。それらの起源は共通であるにもかかわらず，さまざまな錯体が呈する蛍光発光は強度が数桁異なる（表Ｉ）。これにより，配位子一重項励起状態の無放射減衰効率の大幅な変化は金属イオンの変化によってもたらされることが示唆される。この点については後でより詳細に考察する。
赤色発光は，Ｐｔ（Ⅱ）錯体及びＩｒ（Ⅱ）錯体により，全ての実験条件下で非常にはっきりと示される。Ｐｂ（Ⅱ）錯体及びＢｉ（Ⅲ）錯体では，この発光は７７Ｋガラス中でよりはっきりと見られるが，室温でも時間分解実験において検出可能であり，蛍光帯のテールから分離できる。Ｒｈ（Ⅲ）錯体では，この発光は低温のみで見られる。これらの違いにもかかわらず，これら全ての発光は非常に狭いエネルギー範囲（室温で６４０～６５５ｎｍ，７７Ｋで５９０～６２５ｎｍ）にある。これらの発光の低温での寿命は１０－５～１０－４秒の範囲にあるが，室温では通常数マイクロ秒になる（恐らくＲｈ（Ⅲ）錯体ではこれよりずっと短い）。これらの数字により，赤色発光は全てのケースで燐光であることがはっきりと示される。」（訳文１０頁下から７行～１１頁１５行）「結論としては，Ｐｔ（ＱＯ）２及びＩｒ（ＱＯ）３では金属－配位子ｄ－π帰属を完全に排除することはできないものの，調べた全ての錯体の長寿命発光は配位子中心燐光に帰属すると考える。」
（訳文１２頁１３～１５行）
「Ｍ（ＱＯ）ｎ錯体において配位子中心燐光が現れるのは金属の摂動によりηｉｓｃ（判決注：項間交差効率）が高まるためだと考えるのは非常に妥当と思われる。本研究に関わる金属イオンは全て反磁性であるため，金属の摂動効果は重原子誘導のスピン－軌道結合によるものである可能性が高い。」（訳文１３頁下から５～２行）「Ａｌ（Ⅲ）錯体は遊離ヒドロキシキノリン及びほとんどの非遷移金属オキシキノリン錯体に挙動が似た基準系と見なすことができる。非常に強い蛍光発光（表Ｉ）を室温の流体溶液中及び７７Ｋの硬質ガラス中の両方で生じさせる。燐光発光は低温であっても検出できず，これにより，項間交差効率ηｉｓｃが遊離配位子中と同様に無視できることが示される。実際，アルミニウムなどの軽金属では大きな重原子効果は見込めない。」（訳文１４頁４～９行）「Ｐｔ（Ⅱ）錯体及びＩｒ（Ⅲ）錯体は室温及び低温の両方で強い燐光発光を示す点で注目に値する。これらの錯体において蛍光は全く存在せず，ηｉｓｃが１であるという妥当な仮説と一致する。これらの錯体について，この仮説は実験的に確認されている（表Ⅰ）。高い燐光収量と比較的短い三重項寿命（表Ⅰ）は，重原子によって“三重項”状態からの放射及び無放射失活がかなり促進されたことを示唆する。これは金属の高原子番号と，金属－配位子結合の高い共有結合性の特徴を考慮すると全く妥当である。三重項寿命に対する温度の大きな影響がないことは，これらの錯体において金属中心状態は非常にエネルギーが高いため，発光状態から熱的に利用できないという考えと矛盾しない。


Ｐｂ（Ⅱ）錯体及びＢｉ（Ⅲ）錯体は，いくつかの点で燐光（例えばＰｔ（Ⅱ））錯体と蛍光（例えばＡｌ（Ⅲ））錯体の中間の挙動を示す。実際，これらは室温でも７７Ｋでも蛍光と燐光の両方を発する。そのため，金属の高原子番号にもかかわらず，Ｐｂ（Ⅱ）で実験により立証されたように，これらの錯体では項間交差はあまり効率が良くない（表Ｉ）。このことは，これらの錯体における金属－配位子結合が比較的イオン性であることに起因する。これらの錯体における重原子摂動が中程度であることも，比較的長い低温三重項寿命（表Ｉ）によって指摘されており，比較的遅いＴ１→Ｓ０過程を反映している。これらの値は，さらに共有結合性の高い相互作用が金属の低原子番号を補うと考えられるＲｈ（Ⅲ）錯体で得られる値に匹敵する。」（訳文１４頁下から５行～１５頁１４行）
「表Ⅰ８－キノリノール及び金属８－キノリノール錯体の光物
理特性
ａ低エネルギー帯     ｂ脱気溶液    …
ｆ緑色発光のテールで隠れている；時間分解実験で得られたスペクトル。」（訳文１８頁）
(b)前記(a)によれば，甲７３には，Ｉｒ(ＱＯ)３錯体等の重金属錯体はその重原子によって三重項励起状態に起因する発光（燐光）が促進されること，軽金属であるＡｌ（ＱＯ）３錯体は蛍光のみ発光すること，Ｉｒより重い原子であってもＰｂ（ＱＯ）２，Ｂｉ（ＱＯ）３錯体は，金属－配位子結合が比較的イオン性であるため，項間交差はあまり効率が良くなく，蛍光と燐光の両方を発すること等が記載されているということができる。
ｅ甲７４の記載内容
(a)証拠（甲７４）によれば，甲７４（「化学選書    有機光化学」，平成３年７月１０日発行）には，概略，次の記載がある。「スピンと軌道の相互作用によって，一重項⇔三重項の相互変換が可能になり，無放射過程では項間交差の禁制がゆるめられる。放射過程でリン光の発光が可能になるのも，ここで述べたスピン－軌道の相互作用による一重項，三重項の混合である。
スピン－軌道相互作用の大きさをきめる因子の一つは，原子核の電荷の大きさである。…中心の原子核の電荷が大きいほどそれが作り出す磁場が大きく，電子スピンのみそすり運動におよぼす影響が大きい。原子番号の大きい原子（重原子）を持つ分子では，項間交差が効率よく起こる（内部重原子効果）。」（２５頁）(b)前記(a)によれば，甲７４には，スピン－軌道相互作用によって項間交差の禁制が緩められ，燐光発光が可能となること，重原子を持つ分子では，項間交差が効率よく起きる旨が記載されているということができる。
ｆ甲７５の記載内容
(a)証拠（甲７５）によれば，甲７５（「アトキンス物理化学小辞典」，平成１０年６月１５日発行）には，概略，次の記載がある。「りん光[phosphorescence]物質に高エネルギーの放射線を照射したとき，物質から出る可視光線をりん光という。りん光は光源がなくなった後も，少なくともしばらくは持続する。これは蛍光とは，発光に関与する励起状態の多重度が基底状態とは異なるので発生の機構が違う。りん光の発光機構はつぎのとおりである…。はじめ，分子が上部の電子状態の振動励起状態へ励起される。それから，振動の励起が失われるにつれて，スピン－軌道カップリング（判決注：スピン－軌道相互作用と同義である。）の影響で系間交差を起こし，多重度の異なる励起状態へ移る（たとえば，Ｓ=０の励起一重項状態がＳ=１の三重項状態になる）。この新しい電子状態において振動励起の無放射減衰が続き，最後には振動の基底状態にいたる。さらに，その状態がスピン禁制の放射遷移を起こして基底（一重項）状態まで減衰する。系間交差はスピン－軌道カップリングの存在によって起こるので，分子内に重元素の原子（硫黄など）がはいっていると系間交差やその後のりん光が強調される。」（３４５頁）(b)前記(a)によれば，甲７５には，分子内に重元素の原子（硫黄など）が入っていると，スピン－軌道相互作用により系間交差が生じ，さらにその後の燐光が強調される旨が記載されているということができる。
ｇ甲７６の記載内容
(a)証拠（甲７６）によれば，甲７６（「基礎化学コース    光化学Ⅰ」，平成１１年９月３０日発行）には，概略，次の記載がある。「重原子効果が顕著な例は遷移金属錯体である。W(CO)5NHEt2についてはすでに述べたが，もう一つの例として2価の   RuＩＩ原子に２，２’－ビピリジン(bpy)が３分子配位した[Ru(bpy)3]2+について説明しよう。この錯体は～４５０ｎｍにS0→S1遷移の吸収極大を示すが，これはRuの   dπ軌道電子がbpy配位子のπ*軌道に励起される   MLCT遷移(metal-to-ligandcharge-transfertransition)によるものである。しかし，S1の1MLCT*状態は蛍光を発することなく，＞1011ｓ-1という速い速度で同じ電子配置の三重項状態（T1，3MLCT*）に項間交差し，室温で実測寿命が～１μｓの強いりん光を６１５ｎｍに示す…。これは，Ru原子による重原子効果によってスピン反転を伴う項間交差やりん光過程の効率（速度）が高くなった結果である。」
（７９頁）
(b)前記(a)によれば，甲７６には，重原子効果が顕著な例は遷移金属錯体であるとし，ルテニウム錯体である[Ru(bpy)3]2+は，この重原子効果によって，蛍光を発することなく，室温で強い燐光を示す旨が記載されているということができる。
ｈ甲７７の１の記載内容


(a)証拠（甲７７の１）によれば，甲７７の１（「Advanced   materials1999,11,   No.10」（邦題：「発光ダイオードに用いる三重項励起状態を有する高発光性の金（Ｉ）錯体及び銅（Ｉ）錯体」，平成１１年７月２２日発行（甲７７の２））には，概略，次の記載がある。「（ＥＬで見られるような）２つの不対（電子）の組み合わせにより形成される励起子のスピン統計則を考慮すると，一重項状態及び三重項状態の光ルミネッセンス収率が同じである場合，三重項状態からのＥＬ収率は３倍になると見込まれる。これにより，ＥＬ量子収率が２５％という壁を突破する可能性が出てきた。重要な課題として，発光団のスピン禁制遷移を可能にすること，発光量子効率の高い三重項材料を見つけること，そしてそれらのＥＬ素子作製への適合性を調べることがあった。」（訳文１頁下から５行～２頁２行）「本論文では，二つのｄ１０金属イオン金（Ｉ）及び銅（Ｉ）化合物の三重項励起状態からのＥＬについて報告する。金（Ｉ）化合物は，ビス（ジフェニルホスフィノ）メタン（ｄｐｐｍ）がホスフィン配位子間を架橋する二核金（Ｉ）錯体Ａｕ２（ｄｐｐｍ）２（ＳＯ３ＣＦ３）２であり，ここではＡｕ２と示し，銅（Ｉ）化合物は，四核錯体Ｃｕ４（Ｃ≡Ｃｐｈ）４Ｌ２（Ｌ＝１，８－ビス（ジフェニルホスフィノ）－３，６－ジオキサオクタン）であり，ここではＣｕ４と示す。…どちらも室温にて脱気溶液中及び固体状態で強い発光を示した。…溶液中，固体状態，及び高分子マトリクス中におけるＡｕ２及びＣｕ４の基本的な光ルミネッセンスのデータを表１（本判決では表示しない。）にまとめる。溶液中でＡｕ２では５６５ｎｍ…にある長寿命発光帯，及びＣｕ４では５２２ｎｍ…にある長寿命発光帯は，…低い位置にあるスピン禁制励起状態によるものであると考えられる。溶液中でそれぞれ測定したＡｕ２の量子収率０．２３及びＣｕ４の量子収率０．４２は，発光性の金（Ⅰ）錯体及び銅（Ⅰ）錯体の文献値に比べて最も高い値となっている。」（訳文２頁３～１９行）
「銅（Ｉ）錯体及び金（Ｉ）錯体の三重項励起状態と一重項基底状態との間のスピン禁制遷移から観察された強い発光は，軌道角運動量がスピン角運動量に加算されるスピン軌道カップリング（判決注：スピン－軌道相互作用と同義である。）によって説明できる。重原子又は重イオンによるスピン軌道カップリングの促進によって，三重項励起状態から一重項基底状態への遷移確率が高まる。そのため，遷移金属イオンをこれらの錯体の骨格に導入することで，スピン運動量の特異性が無くなり，スピン保存則が破られる。すなわち，スピン軌道カップリングによって電子状態が別の電子状態と結合し，その結果，スピン軌道混合による異なる電子状態のカップリングによって遷移モーメントが増大することになる。本研究では，成膜及びＥＬ素子の作製のため，また大気中の酸素分子による励起状態の消失を防ぐために，両化合物を半導体高分子マトリクス（ポリビニルカルバゾール，ＰＶＫ）中に分散した。」（訳文２頁１９行～３頁４行）
「Ａｕ２：ＰＶＫ膜又はＣｕ４：ＰＶＫ膜のＰＬスペクトル及びＥＬスペクトルを比較することで，興味深い結果が得られた…。２９０ｎｍでの励起において，ＰＶＫ及び両金属錯体は最も強い発光を呈することが過去の実験により示されている。２９０ｎｍで励起したＡｕ２：ＰＶＫ…膜のＰＬスペクトルは，二つのピークを５２０ｎｍと４１０ｎｍに示す…。寿命が３．５μｓの低エネルギー発光はＡｕ２の三重項励起状態から生じるが，…寿命が＜１０ｎｓの高エネルギー発光は典型的な一重項励起状態発光であった。ＥＬスペクトル中で，５２０ｎｍにおける発光強度は大幅に増大しているが，一方で４１０ｎｍにおける高エネルギー帯は弱いピークとなる…。Ａｕ２と同様に，Ｃｕ４：ＰＶＫ…膜のＰＬスペクトルは，二つのピークを５１６ｎｍと４１０ｎｍに示す…。ＥＬスペクトル中で，５１６ｎｍにおける発光強度は大幅に増大しているが，一方で４１０ｎｍにおける高エネルギー帯はなだらかである…。これは，三重項励起状態の形成効率が一重項状態と比べて高いためだと考えられる。我々は，三重項発光はＥＬにおいてＰＬと比べて約３倍に増大していることを見出し，これによりＥＬ過程において三重項励起子の形成効率が３倍高いことが示される。」（訳文４頁６行～２３行）「上記考察から多くの結論を導き出すことができる。一つ目は，三重項励起状態のＰＬ効率が高い材料は有機ＥＬ素子の発光層として用いることができ，これによりＥＬ材料の範囲が従来の一重項材料（有機色素，共役ポリマー）から遷移金属錯体などの三重項材料へと広がるということである。」（訳文５頁下から３行～６頁１行）(b)前記(a)によれば，甲７７の１には，燐光ＥＬ発光をする金属錯体に関して，重原子によるスピン－軌道相互作用によって，三重項励起状態から基底状態への遷移確率が高まること，すなわち，重原子が存在することで燐光発光することが記載されているということができる。
ｉ甲７２の記載内容
(a)証拠（甲７２）によれば，甲７２（「紫外・可視スペクトル（第２版）」，昭和４５年発行）には，概略，次の記載がある。
「リン光


ケイ光に比べリン光はかなり長い減衰時間（前者は10-9から   10-6秒，後者は10-4から数秒）をもっている。リン光は準安定の三重項状態から基底状態へもどる際の発光であることがわかっている。ある種の無機物質のリン光は活性化剤として作用する不純物の存在が必要であり，リン光は個々の分子のエネルギー準位でなく結晶のエネルギー準位が原因となっている。大部分の有機化合物ではリン光は分子の特性である。リン光スペクトルは通常吸収またはケイ光スペクトルよりも長波長側に現われる。リン光は三重項－一重項遷移によるものであって，それは禁制の性格のものである。重原子を含む分子あるいは重原子を含む溶媒はスピン－軌道カップリングによる遷移を有利にする。二，三の芳香族化合物のリン光スペクトルのデータを下に示した。
重原子の存在はケイ光収率を低下させるのに反して，リン光量子収率は増加する。ケイ光収率もリン光収率も励起波長および濃度には無関係である。」（１９９頁）
(b)前記(a)によれば，甲７２には，重原子を含む分子は，重原子の存在により，蛍光の量子収率を低下させるとともに，燐光の量子収率を増加させる旨が記載されているということができる。
ｊ甲７８の記載内容
(a)証拠（甲７８）によれば，甲７８（「蛍光・りん光分析法」，昭和５９年発行）には，概略，次の記載がある。
「蛍光性金属錯体において，中心金属イオンが原子番号の小さい軽金属イオンから原子番号の大きい重金属イオンに変化するにつれて蛍光の量子収率は次第に減少し，三重項状態の収率が増加する。これを内部重原子効果（innerheavyatom   effect）といい，外部重原子効果と区別する。表１・５に８－キノリノール誘導体の金属錯体の蛍光量子収率と中心金属イオンの原子番号との関係を示した。φｆがＡｌ＞Ｇａ＞Ｉｎで，Ｔｌは蛍光を発しないことから内部重原子効果がいかに大きいかがわかる。」（４２～４３頁）「このようにしてスピン－軌道相互作用によってスピンの反転が起こるが，その作用は原子核の電荷が大きい原子，つまり重原子ほどスピン－軌道相互作用は大きくなる。これがすなわち，重原子効果である。原子番号の大きい原子は中心原子の電荷が大きくなり，その磁場が強くなるので，電子の軌道は核に接近してその影響を受けやすい。スピン－軌道相互作用の程度を見積もるのには核の有効電荷Ｚを用いることもあるが，スピン－軌道カップリング定数（…）ζ（ゼーター）値がよく利用される。主な原子およびイオンのζ値を表１・６に示す。」（４４～４５頁）
(b)前記(a)によれば，甲７８には，蛍光性金属錯体において，中心金属イオンが原子番号の小さい軽金属イオンから原子番号の大きい重金属イオンに変化するにつれて蛍光の量子収率は次第に減少し，三重項状態の収率が増加すること，重原子であるインジウム（Ｉｎ：原子番号４９），カドミウム（Ｃｄ：原子番号４８），ガリウム（Ｇａ：原子番号３１），亜鉛（Ｚｎ：原子番号３０）の錯体であっても蛍光発光するものがあることが記載されているということができる。
ｋ甲６２の記載内容
(a)証拠（甲６２）によれば，甲６２（「８－キノリノール類の金属錯体を用いた有機電界発光素子の発光特性」電子情報通信学会論文誌Ｃ－ⅡＶｏｌ．Ｊ７３－Ｃ－Ⅱ    Ｎｏ．１１，平成２年発行）には，概略，次の記載がある。
「３結果と考察
３．１中心金属による発光特性の変化
まず７種の８－キノリノール金属錯体…を発光層とする素子のＥＬ発光特性を調べた。中心金属はＡｌ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｚｎ，Ｓｎ，Ｐｂ，Ｃｕの７種である。
…各々の錯体の固体での蛍光強度の順番は，Ａｌ＞Ｇａ，Ｉｎ＞Ｚｎ，Ｓｎ＞Ｐｂ≫Ｃｕであるので，蛍光の量子収率が小さいものほどＥＬ発光効率も低くなる傾向にあることがわかる。」（６６２頁右欄２１～４０行）
「ＥＬ発光効率を支配する最大の因子は蛍光の量子収率を考えられ
る」（６６４頁右欄２～３行）
「４．むすび
…素子のＥＬ発光効率は，発光層物質の蛍光の量子収率にほぼ比例する。」（６６５頁右欄下から１２～３行）
(b)前記(a)によれば，甲６２には，Ａｌ，Ｉｎ，Ｚｎ等の７種の８－キノリノール金属錯体について調べた結果，ＥＬ発光効率は，発光層物質の蛍光の量子収率にほぼ比例する旨の記載があり，他方，燐光発光に関する記載はないことから，重原子であるＩｎやＺｎ等の錯体であっても，蛍光発光するものがあることが記載されているということができる。


以上のａ～ｋによれば，本件優先日当時，硫黄（Ｓ：原子番号１６），臭素（Ｂｒ：原子番号３５），ヨウ素（Ｉ：原子番号５３）のような重原子が有機分子内にあると，「重原子効果」によりスピン－軌道相互作用が大きくなり，一重項励起状態から三重項励起状態への遷移（項間交差）及び三重項励起状態から基底状態への遷移の効率が高くなり，燐光発光が生じやすくなること（甲４９，５７，７４，７５），重原子の存在により，蛍光収率が低下し燐光収率が増加すること（甲７２，７８），重原子効果によるスピン－軌道相互作用の大きさは，原子番号が大きい原子ほど大きくなること（甲７８），重原子効果が顕著な例は遷移金属錯体であること（甲７６）が，いずれも技術常識であったことを理解することができる。そして，具体的な錯体についてみると，銅（Ｃｕ）錯体（原子番号２９：甲７７の１），ルテニウム（Ｒｕ）錯体（原子番号４４：甲７６），白金（Ｐｔ）錯体（原子番号７８：甲５８の１），金（Ａｕ）錯体（原子番号７９：甲７７の１），Ｉｒ錯体（原子番号７７）であるＩｒ（ＱＯ）３（甲７３）が重原子効果により燐光発光することや，Ir(ppy)３（甲１。ただし，甲１には重原子効果との記載はない。）が燐光発光することが知られていたことが認められる。しかし，上記の技術常識は，重原子を含む分子（特に遷移金属錯体）においては，燐光発光が生じやすいことを示すにとどまるものであって，重原子を含む分子からの発光であれば，当然にそれが蛍光発光ではなく燐光発光であることを意味するものではない。何故ならば，イリジウム（Ｉｒ：原子番号７７）よりも重い原子である鉛（Ｐｂ：原子番号８２）やビスマス（Ｂｉ：原子番号８３）を含む金属錯体であっても，項間交差の効率はあまり良くなく，その発光は燐光と蛍光の中間の挙動を示すこと（甲７３），及び，重原子のインジウム（Ｉｎ：原子番号４９），カドミウム（Ｃｄ：原子番号４８）や亜鉛（Ｚｎ：原子番号３０）等の錯体であっても蛍光発光するものがあること（甲６２，甲７８）が知られていたことからすれば，重原子を含む分子からの発光であっても，それが蛍光であることもあり得ることが理解できるからである。そうすると，本件優先日当時，硫黄（Ｓ：原子番号１６）等の重原子を含む分子（特に遷移金属錯体）は重原子効果により燐光発光しやすく，当該分子からの燐光発光であればそれは重原子効果によるものであることが技術常識であったことが認められるものの，重原子を含む分子からの発光であれば，それが全て燐光発光であるとの技術常識があったということはできず，他にかかる技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。
(イ)Ｉｒ錯体でＭＬＣＴ励起状態に起因する発光は三重項ＭＬＣＴ状態からの燐光発光であって，Ｉｒ－Ｃの結合の数が多いとＭＬＣＴ特性が高くなり三重項ＭＬＣＴ励起状態から燐光発光することが技術常識とい
えるかについて
原告が，本件優先日当時，Ｉｒ錯体でＭＬＣＴ励起状態に起因する発光が三重項ＭＬＣＴ状態からの燐光発光であり，Ｉｒ－Ｃの結合の数が多いとＭＬＣＴ特性が高くなり三重項ＭＬＣＴ励起状態から燐光発光することが技術常識であったことの根拠として挙げる文献等の内容について検討する。
ａ甲５の記載内容
(a)証拠（甲５）によれば，甲５（「Synthetic   Metals,Vol.94,1998,pp.245-248（邦題：「遷移金属錯体の三重項金属－配位子電荷移動励起状態からのエレクトロルミネセンス」，平成１０年発行）には，概略，次の記載がある。
「要約
ある種のオスミウム（Ⅱ）錯体，Ｏｓ（ＣＮ）２（ＰＰｈ３）２Ｘ（Ｘ＝ビピリジン誘導体又はアントロリン誘導体）（判決注：甲５の図１（本判決では図示しない。）には，上記ある種のオスミウム（Ⅱ）錯体の化学構造式（４種類）が記載されているところ，当該化学構造式によれば，「アントロリン」とあるのは，「フェナントロリン」の誤記であると認められる。）の三重項金属－配位子電荷移動（ＭＬＣＴ）励起状態からの発光は，ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（ＰＶＫ）マトリクスに混入させることによって向上する。…８Ｖを超える直流バイアス電圧で，安定した均一な赤色のエレクトロルミネセンスが観測される。」（訳文１頁８～１６行）「一般に，光化学において一重項及び三重項励起状態は，どちらもスピン選択の統計に基づくものの，有機分子からのエレクトロルミネセンス（ＥＬ）は一重項励起状態によると考えられている。これは，大多数の有機分子は三重項励起状態からの発光量子収率が低く，ＥＬ発光に寄与しないためである。しかし，強い三重項状態発光（０．５を超えうる量子収率）を示す有機金属錯体もあり，このことは，こうした三重項励起状態材料を用いることによって高効率ＥＬデバイスを設計する可能性を生み出している。既に知られている通り，遷移金属錯体（Ｒｕ，Ｏｓ，Ｉｒ等）は中心金属と配位子の間に強い相互作用があるため，長い励起状態寿命及び励起波長に依存性のない量子収率により三重項状態の特性を示す金属－配位子電荷移動（ＭＬＣＴ）励起状態を示す。」（訳文１頁下から８行～２頁３行）
「本稿では遷移金属錯体の三重項ＭＬＣＴ励起状態からのＥＬの初観察結果について報告する。」（訳文２頁９～１１行）
「２．１．材料
…ＰＰｈ３をＯｓＯ２（ＣＮ）２Ｘと光化学反応をさせて，Ｏｓ（ＣＮ）２（ＰＰｈ３）Ｘ…を用意した。」（訳文２頁１３～１６行）
「３．結果と考察


本研究で用いたＯｓ（Ⅱ）錯体は室温において高いルミネセンス量子収率（例えば，化合物４の脱酸素クロロホルム溶液中における発光量子収率は，０．３３）を示す。」（訳文３頁１４～１７行）
「４．結論
初めに，一連のＯｓ（Ⅱ）錯体のＰＬ特性と電子構造について調査した。発光層としてＯｓ（Ⅱ）錯体／ＰＶＫを用いたＥＬデバイスを用意した。ＩＴＯ／Ｏｓ錯体：ＰＶＫ／Ａｌ及びＩＴＯ／Ｏｓ（Ⅱ）錯体：ＰＶＫ／ＰＢＤ／Ａｌセルを用いることにより，Ｏｓ（Ⅱ）錯体の三重項ＭＬＣＴ状態からのＥＬ発光を観測した。我々の研究結果は，このような高い三重項状態のＰＬ効率を有する材料を有機ＥＬデバイスの発光層として用いることができることを示しており，そうすることによって材料の幅を広げＥＬ効率を高める新たな手法を提示している。」（訳文５頁下から７行～６頁２行）(b)前記(a)によれば，甲５には，遷移金属錯体（Ｒｕ，Ｏｓ，Ｉｒ等）は，中心金属と配位子の間に強い相互作用があるため，光励起により，長い励起状態寿命及び励起波長に依存性のない量子収率により三重項状態の特性を示す金属－配位子電荷移動（ＭＬＣＴ）励起状態を示すことが記載されているということができる。
ｂ甲４６の記載内容
(a)証拠（甲４６）によれば，甲４６（「Pure.   Appl.Chem.,1999,vol.71」（邦題：「燐光材料の有機発光デバイスへの応用」），平成１１年５月３１日～同年６月４日講演（甲４６の訳文１頁欄外脚注））には，概略，次の記載がある。
「要約：有機燐光体は，蛍光物質よりも４倍効率がよいため，有機ＥＬ業界から注目されている。本稿では，ランタニド錯体，有機燐光体，及び金属－有機錯体の有機燐光体カテゴリーを概説する。効率の良い燐光に必要な特性を考察し，もっとも有望な物質に関して結論を出す。」（訳文１頁９～１２行）
「有機金属燐光体
ベンゾフェノンの例は，有機配位子が室温で効率よく燐光するためには，三重項の寿命が短いことが必要であるということを示している。これは，一重項と三重項の励起状態を混合するスピン軌道（Ｌ－Ｓ）相互作用によって実現する。スピン－軌道相互作用は有機金属錯体内に重原子が存在することで格段に向上される。前述のランタニド錯体と比較して，これらの物質は，代表的にはＯｓ，Ｒｕ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｉｒ，ならびにＡｕの錯体であり，原子遷移では発光しない。むしろ，最小エネルギー励起状態はしばしば金属配位子電荷移動三重項状態であり，Ｌ－Ｓ相互作用によって励起一重項状態と混合される。その結果，燐光寿命は短く（＜１００マイクロ秒）高フォトルミネッセンス効率が可能となる。一重項と三重項の励起状態の混合は，項間交差が非常に高い確率（＞９９％）で起こることの要因でもある。従って，これらの錯体の一重項及び三重項励起は燐光発光をもたらすことができる。」（訳文６頁１７行～７頁２行）「有機金属錯体の三重項状態からの高効率のエレクトロルミネッセンスは，燐光色素２，３，７，８，１２，１３，１７，１８－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィン白金（Ⅱ）（ＰｔＯＥＰ）を用いたＯＬＥＤで最終的に証明されている。」（訳文７頁１６～１９行）
「三重項－三重項消滅と飽和は，燐光の寿命が短ければ最小化される。これは緑色燐光材料ｆａｃトリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（Ir(ppy)３）を用いて証明された。ＰｔＯＥＰと同様に，Ir(ppy)３はＣＢＰホストにドープされる。」（訳文１１頁１４～１７行）
「結論
…効率の良い三重項エネルギー移動と恐らく直接電荷トラップ及び励起子形成がＰｔＯＥＰやIr(ppy)３のような有機金属化合物の成功の一要因である。Ｌ－Ｓ相互作用を特徴とする有機金属錯体は今までのところもっとも成功した燐光体であるため，異なる波長で燐光を発する同様の錯体は研究に値する。」（訳文１３頁１６～２５行）
(b)前記(a)によれば，甲４６には，Ｉｒ錯体を含む金属錯体が三重項ＭＬＣＴ励起状態となり燐光発光すること，及びこれらの金属錯体が有機発光デバイス（ＥＬデバイス）に応用できることが記載されているということができる。
ｃ甲８の記載内容
(a)証拠（甲８）によれば，甲８（「Inorg.   Chem.,Vol.33,No.3,1994」（邦題：「ｆａｃｉａｌトリスシクロメタル化Ｒｈ３＋錯体及びＩｒ３＋錯体：その合成，構造，光学分光特性」））には，概略，次の記載がある。
「ｆａｃ－［Ir(ppy)３］では，金属配位子間電荷移動（３ＭＬＣＴ）最低励起状態が見られる。電荷移動特性が３π－π＊最低励起状態に混在していることの証拠は，発光減衰時間の短さにより得られる。」（訳文１頁下から９～６行）
「１.イントロダクション
芳香族配位子を持つ，シクロメタル化した４ｄ６および５ｄ６遷移金属錯体は，光還元プロセスに適した系であると考えられている。なぜなら，配位子のσ－ドナーおよびπ－アクセプター特性により，低位の金属配位子間電荷移動（ＭＬＣＴ）状態を誘発するためである。この最低励起状態のＭＬＣＴ特性は金属－Ｃのσ－結合の数が最大となることによって，最も高くなるとされている。従って，配位結合するＣ原子が最大数となる錯体を調製することを狙いとする。
」（訳文１頁下から５行～２頁２行）


「可視領域に及ぶ弱い吸収特性，およびＩｒ３＋錯体にのみ見られる弱い吸収特性は，それぞれ形式上はスピン禁制３ＭＬＣＴ遷移と同定される。それらは，スピン軌道結合により，より高いエネルギーのスピン許容遷移と混在することで強度を得る。Ｉｒ３＋はスピン軌道結合定数がより大きいため，Ｉｒ３＋の方がＲｈ３＋よりも対応する３ＭＬＣＴバンドが強くなる。」（訳文７頁下から８～３行）「吸収スペクトルは似ているものの，３つの錯体の発光バンドの形状やエネルギーはまったく異なる。これは，それらの最低励起状態が違った性質のものであることを示している。fac-［Ir(thpy)３］のはっきりとした形のある発光バンドは，［Ir(thpy)２bpy］＋および［Ir(thpy)２en］＋の発光バンドと類似したスペクトル位置で発生し，似た形状をしている。［Ir(thpy)２bpy］＋および［Ir(thpy)２en］＋の発光バンドは，thpy－配位子上の３π－π＊遷移に起因している。同様に，fac-［Ir(thpy)３］の最低励起状態は，thpy－上の３π－π遷移のために起こると我々は考える。」（訳文８頁３～１１行）「同様の論拠をfac-［Ir(ppy)３］の発光スペクトルバンドの帰属にも用いることができる。１９６００ｃｍ－１に最大値を持つ主要な広いバンドはＣＨ２Ｃｌ２溶液中の［Ir(ppy)２ｅｎ］＋の最大値とよく一致し，これはＩｒ→ppy－３ＭＬＣＴ遷移とみなせる。従って，室温でのＰＭＭＡ中のfac-［Ir(ppy)３］の最低励起状態はppy－－への３ＭＬＣＴ励起のためであると言える。」（訳文８頁１１～１６行）
(b)前記(a)によれば，甲８には，Ｉｒ－Ｃ結合の数が多いとＭＬＣＴ特性が高くなること，及びＩｒ－Ｃ結合数が最大の三つとなるイリジウム錯体であるfac-［Ir(ppy)３］が３ＭＬＣＴ（三重項ＭＬＣＴ）励起状態に起因して発光していることが記載されているということができる。
ｄ甲５０の記載内容
(a)証拠（甲５０）によれば，甲５０（「Sci.   Pap.Inst.Phys.   Chem.Res.1984」（邦題：「イリジウム（Ⅲ）のオルトメタル化錯体の発光分光学及び酸化消光」），昭和５９年発行）には，概略，次の記載がある。
「要約
数個の，２－フェニルピリジン（ppy）及びベンゾ［ｈ］キノリン（bzq）の単一核のオルトメタル化Ｉｒ（Ⅲ）錯体の励起状態を，発光測定により特徴づけた。これらの錯体は，７７Ｋでのガラス中，及び室温での不活性溶媒中の両方において，金属から配位子への電荷移動（ＭＬＣＴ）又は配位子中心（ＬＣ）励起状態から発光する。励起状態におけるＭＬＣＴ又はＬＣ特性の程度は，Ｉｒ－Ｃ結合の数及び金属配位圏にある他の配位子の性質を調整することにより制御することができる。光酸化還元過程での強い還元剤としてふるまう，オルトメタル化種の励起状態の能力は，様々な酸化力のある消光剤による，fac-Ir(ppy)３の発光の消光によって説明される；これらの研究は，この種について約＋１．８Ｖの励起状態酸化電位を示す。」（訳文１頁）
「ＭＬＣＴ特性は，Ｉｒ－Ｃシグマ結合の最大数を有し，比較的高エネルギーのＬＣ励起状態をもつ，よく非局在化したパイ－アクセプター配位子を有する，錯体において，最もよい。例えば，２つのＩｒ－Ｃシグマ結合が，よく非局在化したパイ－アクセプトするｂｐｙ配位子へＭＬＣＴを促進させるIr(ppy)２(bpy)＋でも事情は同じである。一方，ＬＣ特性の程度は，より少ないＩｒ－Ｃ結合が存在する場合，そして，強い，しかし局在化した，パイ－アクセプトする配位子，及び／又は，低エネルギーＬＣ励起状態をもつ配位子が，金属配位子圏に存在する場合も，最もよい。したがって，１つのＩｒ－Ｃシグマ結合を有するIr(bpy-C３,N’)(bpy)２２＋，又は，bzq配位子がより弱いパイアクセプターであって，bpyより低エネルギーのＬＣ励起状態を有する，［Ir(bzq)２Cl］２，又は，強いが，局在化したパイ－アクセプトＣＯ配位子を含むIr(ppy)２Cl(CO)，のような錯体は，発光励起状態において，比較的，よりＬＣ特性を有する。」（訳文１頁）
(b)前記(a)によれば，甲５０には，Ｉｒ－Ｃ結合の数が多い（二つ又は三つの場合）とＭＬＣＴ特性が高くなることが記載されているということができる。
ｅそして，証拠（甲１，８，１０，１１，２８，７９，８０）及び弁論の全趣旨によれば，本件優先日当時，三重項ＭＬＣＴ励起状態に起因する燐光発光を示すＩｒ錯体としては，具体的に以下のものが知られていたことが認められるところ，証拠上，Ｉｒ錯体で発光するものとして知られているものについては，その発光は全て燐光発光であり，蛍光発光するものが知られていたことを認めることはできない。
Ir(ppy)3（甲１，８）
〔Ir(ppy)2（HL-X）〕+（甲１０）
〔Ir(ppy)2(dpt-NH2)〕+（甲１１，２８）
〔Ir(ppy)2（4mptr）〕+（甲７９）
〔Ir(ppy)2(bpy)〕+（甲８０）
〔Ir(ppy)2(en)〕+（甲８０）


以上のａ～ｅによれば，本件優先日当時，Ｉｒ等の遷移金属の錯体は，中心金属と配位子の間に強い相互作用があるため，三重項ＭＬＣＴ励起状態を示し燐光発光することができること（甲５，４６），及びＩｒ錯体においてＩｒ－Ｃ結合の数が多い（二つあるいは三つの場合）とＭＬＣＴ特性が高くなること（甲８，５０）が知られており，三重項ＭＬＣＴ励起状態に起因する燐光発光を示すＩｒ錯体には，Ir(ppy)２の部分構造を有しＩｒ－Ｃ結合の数が二つ以上である錯体等が知られていた（甲１，８，１０，１１，２８，７９，８０）ということができる。しかし，金属錯体には，金属中心の遷移（ＭＣ；metal-centered）や配位子内遷移（ＬＣ；ligand-centered）という電子遷移に加え，中心金属と配位子との間で電荷の移動を伴う電荷移動遷移である中心金属から配位子への電荷移動（ＭＬＣＴ；metal–to-ligandcharge-transfer），配位子から中心金属への電荷移動（ＬＭＣＴ；ligand-to-metalcharge-transfer），配位子間電荷移動（ＬＬＣＴ；ligand-to-ligandcharge-transfer）等の電子遷移があり，このような電子遷移に関わる様々な励起状態があって，金属と配位子の組合せによりどのような励起状態となるかは変化するものということができる。このことは，前記ｄ(a)のとおり，甲５０中に，「励起状態におけるＭＬＣＴ又はＬＣ特性の程度は，Ｉｒ－Ｃ結合の数及び金属配位圏にある他の配位子の性質を調整することにより制御することができる。」と記載されていることからも裏付けられるところである。
そうすると，Ｉｒ－Ｃ結合を二つ有するＩｒ錯体において，他の配位子の構造が励起状態に影響を与える可能性があるから，当該錯体が，三重項ＭＬＣＴ状態に起因して燐光発光を示すことがあるとまではいえるものの，Ｉｒ－Ｃ結合以外の他の配位子の構造いかんにかかわらず，三重項ＭＬＣＴ励起状態から燐光発光することが技術常識であったとまでは認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば，重原子であるＩｒを含み，Ｉｒ－Ｃ結合を二つ含むIr(ppy)２の部分構造を有するＩｒ錯体からの発光については，燐光である可能性はあるものの，他の配位子の構造いかんにかかわらず，これを蛍光ではないとまで断言できる技術水準にあったということはできないというべきである。
イ燐光ＰＬを示す物質をＥＬデバイスに適用してＥＬにより燐光発光させ
ることが技術常識であったかについて
(ア)原告が本件優先日当時，燐光ＰＬを示す物質をＥＬデバイスに適用すること，またはＰＬとＥＬとが関連する技術分野であることが，いずれも技術常識であったことの根拠として挙げる文献等の記載内容について検討する。
ａ甲１の記載内容
甲１には，「アノード，カソード及びＣＢＰなどのホストとIr(ppy)３なる燐光有機金属化合物のドーパントを含む発光層を含む有機発光デバイスであって，前記発光層は前記アノードと前記カソードの間に配置される，有機発光デバイス（前記式中，「ppy」は2-フェニルピリジンである）。」が記載されていることは，前記２(2)のとおり，当事者間に争いがなく，また，前記２(1)ア，イ及びカによれば，蛍光とは異なり，燐光は一重項及び三重項励起状態の双方を用いるので，１００％の最大内部効率を達成する可能性を含んでいることから，電気燐光の実証は有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）特性のブレークスルーを予兆していたこと，fac-トリス-(2-フェニルピリジン)イリジウム[Ir(ppy)３]を用いたＯＬＥＤにおいては，三重項の短い寿命と適度なフォトルミネセンス効率という双方の要因によって，量子効率のピークを８．０％（２８ｃｄ／Ａ），パワー効率のピークを３１ｌｍ／Ｗとすることができたこと，高性能デバイスに適した燐光性遷移金属錯体として，適度なフォトルミネセンス効率と約１μsの寿命で十分であることが記載されているということができる。
ｂ甲５の記載内容
前記ア(イ)ａ(a)の甲５の記載によれば，甲５には，光励起により強い三重項状態発光（０．５を超え得る量子収率）を示す有機金属錯体を用いることによって高効率ＥＬデバイスを設計する可能性があること，室温において高いルミネセンス量子収率（例えば０．３３）を有するＯｓ（ＣＮ）2（ＰＰｈ３）２Ｘ（Ｘ＝ビピリジン誘導体又はアントロリン誘導体（判決注：前記ア(イ)ａ(a)のとおり，「アントロリン」は「フェナントロリン」の誤記と認められる。）であるオスミニウム（II）錯体をＥＬデバイスに適用し，三重項ＭＬＣＴ状態からのＥＬ発光を観測したことが記載されているということができる。
ｃ甲４５の記載内容
(a)証拠（甲４５）によれば，甲４５（特開平２－２６１８８９号公報）には，概略，次の記載がある。
「ところで，有機色素分子のなかにはそのフォトルミネッセンスにおいて青色領域（波長４６０ｎｍ近傍）に蛍光やリン光を発光するものが多い。このことから，２枚の電極の間に有機色素薄膜からなる発光層を設けた構造の有機電界発光素子は，フルカラーの表示素子などを実現できる可能性が高く，大きい期待が寄せられている。しかし，有機電界発光素子では，肉眼で認識できないほど輝度の低いことが問題となっていた。」（１頁右欄下から５行～２頁左上欄４行）


「しかし，斎藤らによると，例えば光励起によって有機色素分子が効率よく発光するのは，気体又は溶液のように色素濃度が希薄な場合であり，固体凝集状態では発光が困難であることが多く，このことが有機電界発光素子において発光が観測されにくい一つの原因になっていると述べている。」（２頁右上欄９行～１４行）(b)前記(a)によれば，甲４５には，ＰＬにおいて蛍光や燐光を発光するものをＥＬデバイスに適用することが期待されていたが，ＥＬでは肉眼で認識できないほど輝度の低いことが問題となっていたことが記載されているということができる。
ｄ甲４６の記載内容
前記ア(イ)ｂ(a)の甲４６の記載によれば，甲４６には，有機燐光体は，蛍光物質よりも４倍効率がよいため，有機ＥＬ業界から注目されており，Ｏｓ，Ｒｕ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｉｒ，Ａｕの錯体の最小エネルギー励起状態はしばしば金属配位子電荷移動三重項状態であり，高フォトルミネセンス効率が可能となることが記載されているということができる。
ｅ甲５８の１の記載内容
前記ア(ア)ｃ(a)の甲５８の１の記載によれば，甲５８の１には，ＰｔＯＥＰを適用した燐光系ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード。判決注：有機ＥＬデバイスに相当する。）が開示され，ＯＬＥＤ中のＰｔＯＥＰの実測発光寿命が３５μｓであり，７７Ｋでの寿命が１３１μｓであり，量子効率が０．９であることが記載されているということができる。
ｆ甲６３の記載内容
(a)証拠（甲６３）によれば，甲６３（「第５１回応用物理学会学術講演会講演予稿集第３分冊」，平成２年発行）には，概略，次の記載がある。
「燐光物質を発光層に持つ電界発光素子
【緒言】固体内での電子とホールの再結合によって，一重項励起子と三重項励起子が生成する。従って，燐光物質を発光層に持つＥＬ素子を作成すれば，この三重項励起子から直接発光させることができると考えられる。そこで，燐光物質ＢＢ，ＣＰ１…を発光層に持つ素子について，室温および液体窒素温度において，発光特性および発光寿命を調べた。
…【結果・考察】素子ＡのＥＬ発光寿命は液体窒素温度で約１３０μｓであり，室温での約５μｓに比べてかなり長い。このとき素子の輝度は，電流密度のほぼ１次に比例した。従って，この発光は遅延蛍光ではなく，三重項から直接発光したものであると考えられる。次に，製膜性向上のためにＢＢをＣＰ１に変えた素子Ｂについての測定を行った。素子Ｂは，液体窒素温度での発光効率が室温の場合に比べて約１桁高い。このため，この素子も三重項から直接発光していると考えられる。」
(b)前記(a)によれば，甲６３には，素子Ａの液体窒素温度での発光寿命が室温でのそれと比較してかなり長いこと，素子Ｂの発光効率が室温でのそれと比較して約１桁高いことから，素子Ａ及びＢの発光がいずれも三重項からの直接発光であると結論づけていることが記載されているということができる。
ｇ甲６４の記載内容
(a)証拠（甲６４）によれば，甲６４（「修士論文    有機電界発光素子の発光機構に関する研究」，平成３年発行）には，概略，次の記載がある。
「また，これらの結果から，前節のＣＰ１のＥＬ特性に関する結果を考察すると次のような事が考えられる。
まず発光効率が，７７Ｋのときは室温の場合と比べて３～１０倍向上している。これは，燐光の量子効率が７７Ｋに冷やすことにより向上したためではないかと考えられる。次にＥＬ発光スペクトルでは，７７Ｋに冷やすと，６２０ｎｍのピーク強度比が増大している。これも，燐光の量子効率が７７Ｋに冷やすことにより向上したためではないかと考えられる。また，もしこれが本当なら室温でも，三重項励起子からの発光を観測していると考えられる。」（９０頁１３～２０行）
(b)前記(a)によれば，ＣＰ１のＥＬ特性について，発光効率が室温の場合と比較して７７Ｋのときは３～１０倍向上しているのは，燐光の量子効率が７７Ｋに冷やすことにより向上したためと考えられることが記載されているということができる。
ｈ甲７７の１の記載内容
前記ア(ア)ｈ(a)の甲７７の１の記載によれば，甲７７の１には，一重項状態及び三重項状態のＰＬ収率が同じである場合，三重項状態からのＥＬ収率は３倍になると見込まれること，重要な課題として，発光量子効率の高い三重項材料を見つけて，そのＥＬ素子作製への適合性を調べることがあったこと，二核Ａｕ錯体又は四核Ｃｕ錯体がＥＬデバイスにおける発光材料として用いられたこと，三重項励起状態のＰＬ効率が高い材料は有機ＥＬ素子の発光層として用いることができ，これによりＥＬ材料の範囲が従来の一重項材料（有機色素，共役ポリマー）から遷移金属錯体などの三重項材料へと広がることが記載されているということができる。
ｉ甲６の記載内容
(a)証拠（甲６）によれば，甲６（「Nature,   Vol.395,10September1998,pp.151-154」（邦題：「有機エレクトロルミネッセンス素子からの高効率燐光発光」），平成１０年発行」には，概略，次の記載がある。
「蛍光発光体にとって，最大外部量子効率（注入された電子あたりの，前面に取り出されるフォトン）は，以下である。Φel=χΦplηcηe（判決注：ΦelはＥＬ効率を，ΦplはＰＬ効率をそれぞれ表す。）


ホストの中で１重項励起子になる電荷キャリアの再結合の割合はχであり，スピン統計上～１／４と推定される。Φplは色素のフォトルミネッセント効率，ηeは結合して素子から外に放出されるフォトンの度合い，ηcは励起子を形成する注入電荷キャリアの割合である。」（訳文１頁２６～３２行）
(b)前記(a)によれば，甲６には，ＥＬ効率とＰＬ効率は正比例の関係にあることが記載されているということができる。
ｊ甲５９の記載内容
(a)証拠（甲５９）によれば，甲５９（国際公開公報ＷＯ９９／２００８１号，優先日：平成９年）には，概略，次の記載がある。「光ルミネッセンス量子収量の増大は，増大した効率を持つＯＬＥＤの製造を可能にする。」（訳文１頁１８～２０行）(b)前記(a)によれば，甲５９には，ＰＬ効率の増大がＥＬ効率の増大につながることが記載されているということができる。
ｋ甲６１の記載内容
証拠（甲６１）によれば，甲６１（特開平７－９０２６０号公報）には，概略，次の記載がある。
「【０００２】
【従来の技術】
…発光材料として蛍光色素を使用すると，当該色素分子のフォトルミネッセンスと同等の発光スペクトルが，エレクトロルミネッセンス発光として得られる。」
ｌ甲６２の記載内容
前記ア(ア)ｋ(a)の甲６２の記載によれば，甲６２には，ＥＬ発光効率を支配する最大の因子は，蛍光の量子収率であることが記載されているということができる。
(イ)前記(ア)によれば，本件優先日当時，光励起により発光する物質を，ＥＬデバイスに適用し電気励起により発光させることは広く行われており（甲４５，６１～６４），ＥＬデバイスにおいて，一重項励起状態と三重項励起状態が生じる比率は１：３であるから，一重項励起と三重項励起の両方を利用できる燐光物質を用いることにより１００％の最大内部効率を達成する可能性があることが指摘されていたため，燐光物質に注目が集まり（甲１，７７の１），光励起により燐光発光する金属錯体をＥＬデバイスに適用して発光させることが行われ，Ir(ppy)３（甲１），Ｏｓ（ＣＮ）2（ＰＰｈ３）２Ｘ（甲５），ＰｔＯＥＰ（甲５８の１），二核Ａｕ錯体又は四核Ｃｕ錯体（甲７７の１）等がＥＬデバイスにおける燐光発光材料として用いられていたことを理解することができる。
しかし，光励起により燐光発光する金属錯体をＥＬデバイスに適用した例は，上記のようにいくつかあるものの，前記(ア)ｈのとおり，本件優先日（平成１１年１２月１日）の約４か月前の同年７月２２日に発行された甲７７の１には，重要な課題として，発光量子効率の高い三重項材料を見つけて，そのＥＬ素子作製への適合性を調べることがあったこと，三重項励起状態のＰＬ効率が高い材料は有機ＥＬ素子の発光層として用いることができ，これによりＥＬ材料の範囲が従来の一重項材料（有機色素，共役ポリマー）から遷移金属錯体などの三重項材料へと広がることが記載されていることからすれば，本件優先日当時においても，ＥＬデバイスに適用して燐光発光する物質を見出すためには，まず，光励起により燐光発光する物質の中から，発光量子効率（ＰＬ効率）が高い物質を見出し，さらに，その物質のＥＬデバイス作製における適合性を調べる必要性が認識されていたものと認められる。そして，前記ア(ア)ｄ(a)及び前記ア(イ)ｅのとおり，本件優先日当時，Ir(QO)3（甲７３），Ir(ppy)3（甲１，８），〔Ir(ppy)2(HL-X)〕+（甲１０），〔Ir(ppy)2(dpt-NH2)〕+（甲１１，２８），〔Ir(ppy)2(4mptr)〕+（甲７９），〔Ir(ppy)2(bpy)〕+（甲８０），〔Ir(ppy)2(en)〕+（甲８０）等の光励起により燐光発光するＩｒ錯体が知られていたものの，実際にＥＬデバイスに適用されたＩｒ錯体は，甲１に記載のIr(ppy)３のみであったことからすれば，光励起により燐光発光するものであれば，直ちにＥＬデバイスに適用して燐光発光するものであるとされていたものではないというべきである。
したがって，光励起により燐光発光する物質であれば，その具体的な構造，ＰＬ効率等の発光特性及びＥＬデバイス作製における適合性いかんにかかわらず，直ちにＥＬデバイスに適用して，電気励起により燐光発光させることができるとの技術常識があったということはできず，他にかかる技術常識があったことを認めるに足りる証拠はない。
(2)甲４について
ア甲４（「J.   Organometal.Chem.,Vol.517,   1996,pp.191-200」（邦題：「生物学的に重要な配位子の金属錯体である，クロロ架橋オルトメタル化金属化合物および［（ＯＣ）３Ｒｕ（Ｃｌ）（μ－Ｃｌ）］２によるパラジウム（Ⅱ），イリジウム（Ⅲ）およびルテニウム（Ⅱ）のＬＸＸＸＶⅠⅠα－アミノカルボン酸塩錯体」），平成８年発行）には，以下の記載がある。
「生物学的に重要な配位子の金属錯体である，クロロ架橋オルトメタル化金属化合物および［（ＯＣ）３Ｒｕ（Ｃｌ）（μ－Ｃｌ）］２によるパラジウム（Ⅱ），イリジウム（Ⅲ）およびルテニウム（Ⅱ）のＬＸＸＸＶＩＩα
－アミノカルボン酸塩錯体」（標題）
「１．序論


…α－アミノ酸およびその誘導体の有機金属錯体に関する研究を継続する中で，オルトメタル化錯体［（Ｌ）Ｐｄ（μ－Ｃｌ）］２（ＬＨ＝２－ベンジルピリジン，２－フェニルピリジン，アゾベンゼン）および［Ｌ２Ｉｒ（μ－Ｃｌ）］２（ＬＨ＝２－フェニルピリジン）から調製したＮ，Ｏ－α－アミノアシダト化合物の合成および評価についてここに報告する。後者の蛍光イリジウム（Ⅲ）錯体は強力な光還元剤である［１０］。また，クロロ架橋カルボニル錯体［（ＯＣ）３Ｍ（Ｃｌ）（μ－Ｃｌ）］２（Ｍ＝Ｒｕ，Ｏｓ）のα－アミノカルボン酸塩およびグリシンエステルとの反応の研究も行った。金属カルボニルフラグメントはペプチドおよび他の生体分子のマーカーとして用いることができる。［（ＯＣ）３Ｒｕ（Ｃｌ）（μ－Ｃｌ）］２の核酸塩基との反応が研究されてきた。」（訳文２頁）
「２．結果および考察
…と反応させることにより，化合物１－２１を得た。
錯体      α－アミノ酸
…       …
１６      グリシン
１７      Ｌ－アラニン
１８      Ｌ－バリン
１９      Ｄ－ロイシン
２０      Ｌ－プロリン
２１      Ｌ－フェニルアラニン」
（訳文２～３頁）
「遊離体である［（２－ピリジルフェニル－Ｃ１Ｎ）２Ｉｒ（μ－Ｃｌ）］２のＵＶ－ｖｉｓ吸収および錯体１６－２２のＵＶ－ｖｉｓ吸収は非常に類似している。３５０－４５０ｎｍにおける強い金属－配位子電荷移動帯が特徴的である。
錯体１６－２２は，室温においてでさえ，紫外光に曝された状態でＤＭＳＯ溶液またはＣＨ２Ｃｌ２溶液中で約５１５ｎｍに強力な蛍光発光（判決：原文はfluorescence）を示し，錯体１８－２１は日光に曝された状態で強力な蛍光発光（判決注：原文はfluorescence）を示す（実験部参照）。この蛍光発光（判決注：原文はfluorescence）はペプチドのマーキングに有用となりうる。」（訳文５頁下から８～１行）
「３．実験
反応はシュレンク管を用いてＮ２雰囲気下で行った。…ＵＶ－ｖｉｓ：ＫｏｎｔｒｏｎＵＶＩＫＯＮ    ８１０およびＵＮＩＣＯＮ２１。蛍光発光（判決注：原文はfluorescence）：Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ   ＦＳ３０００。発光（判決注：原文は   Theemission）は吸収極大まで照射を行うことにより測定した。元素分析：ＨｅｒａｅｕｓＶＴ。」（訳文６頁下から８行～７頁１行）
イ前記アによれば，甲４には，錯体１６－２１について，室温において，紫外線に曝された状態で約５１５ｎｍに強力な「fluorescence」を示すこと，この「fluorescence」はペプチドのマーキングに有用となり得ることが記載されているということができるところ，甲４記載の錯体１６－２１はIr(ppy)２Ｘ（ＸはＮ－Ｏ配位子）と表記できるから，本件発明１及び３の「式Ｌ２ＭＸ（ＸはＮ－Ｏ配位子）」で表される有機金属化合物に相当する構造を有するものである。
ウそこで，甲４の錯体１６－２１が示したとされる「fluorescence」の記載について，当業者であれば，これを「蛍光発光」ではなく，「燐光発光」であると理解するかについて検討する。
一般に，光を扱う技術分野，特にＥＬデバイスの技術分野においては，三重項励起状態からの発光であり，一般に発光寿命が長い「燐光」（phosphorescence）と，一重項励起状態からの発光であり，一般に発光寿命が短い「蛍光」（fluorescence）を用語として明確に区別して使用することが通常である（甲１，７１，７７の１，甲８８）。本件明細書においても，「得られたイリジウム錯体は，…１～３マイクロ秒（μsec）の寿命を持っている。そのような寿命は燐光であることを示している。」（段落【００７９】）と記載されているように，発光寿命は燐光であることの重要な指標の一つとされている。しかし，甲４は，ペプチドのマーキング等に用いられる金属錯体に関する文献であってＥＬデバイスに関する技術分野の文献ではないこと，一般的な辞典においては，「蛍光（fluorescence）」は，蛍光と燐光を含む概念であるルミネセンス（発光）と同義に用いられることも多い旨記載されていること（甲１９及び５３：岩波理化学辞典第５版    「蛍光」「ルミネセンス」の項，甲５２：CollinsEnglishDictionaryの「fluorescence」「phosphorescence」の項），甲４においては燐光と蛍光を区別する指標の一つである発光寿命等が測定されていないことからすれば，甲４の錯体１６－２１が示したとされる「fluorescence」の記載が，燐光とは異なる蛍光の意味であるのか，あるいは，蛍光と燐光を含めた上位のルミネセンス（発光）の意味であるのかを，甲４の記載のみから明確に判断することはできない。
そこで，前記(1)において説示した本件優先日当時の技術水準を踏まえて検討すると，甲４の錯体１６－２１は，Ｉｒという重原子を含み，かつＩｒ－Ｃ結合を二つ含むIr(ppy)２という部分構造を有する錯体であるから，前記(1)ア(ウ)で検討した技術常識を踏まえると，その発光は燐光である可能性があると当業者が予測するとまではいえるものの，その発光が，蛍光ではないとまで断言できる技術水準にあったということはできないから，当該錯体が示すとされる「fluorescence」が，蛍光か燐光かは，これを認識することはできなかったものと認められる。そうすると，本件優先日当時，当業者が，発光寿命を測定するなどの実験を経ることによって燐光であることを確認することなく，甲４の錯体１６－２１が示す「fluorescence」の記載から，これを「蛍光」ではなく「燐光」であることを容易に理解したということはできない。(3)甲１発明に甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物（イリジウム錯体）を組み合わせることの容易想到性について


ア前記(2)のとおり，甲４記載の錯体１６－２１が示す「fluorescence」が燐光であることを当業者が容易に理解したということはできないから，甲１発明のＥＬデバイスにおいて燐光発光するIr(ppy)３に代えて，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１を用いることは，当業者が容易に想到し得たということはできない。
イ仮に，重原子効果等の技術常識を考慮することにより，当業者が，甲４記載の錯体１６－２１が示す「fluorescence」は燐光であると理解することができたとしても，以下のとおり，甲１発明に甲４記載の錯体１６－２１を組み合わせることが容易に想到できたということはできない。すなわち，甲４において，錯体１６－２１の「fluorescence」については，ペプチドのマーキングに有用となる旨記載されていることからすれば，甲４記載の発明と，甲１発明のＥＬデバイスとは，適用する対象の技術分野が異なるものであるから，甲１発明と甲４記載の錯体１６－２１を組み合わせる積極的な動機付けがあるということはできない。また，前記(1)イ(イ)のとおり，光励起により燐光発光する物質であれば，その具体的な構造，ＰＬ効率等の発光特性いかんにかかわらず，直ちにＥＬデバイスに適用して，電気励起により燐光発光させることができるとの技術常識があったということはできず，光励起により燐光発光する物質の中からＰＬ効率が高い物質を見出し，さらに，その物質のＥＬデバイス作製における適合性を調べる必要があった。
そして，前記(1)イ(ア)ａのとおり，甲１には高性能デバイスに適した燐光性遷移金属錯体として，適度なフォトルミネセンス効率と約１μsの寿命で十分であることが記載されているということができるところ，甲４には，室温において紫外線励起により強力な「fluorescence」を示すことが記載されているものの，具体的なフォトルミネセンス効率（ＰＬ効率）及び発光寿命については何らの記載もないから，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１を，甲１発明のIr(ppy)３に代えて採用するための手がかりとなる物性が不明というほかない。
確かに，甲１発明のＬ３Ｍの式で表されるIr(ppy)３と，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１とは，Ir(ppy)２という部分構造を有すること及び発光波長が緑色であること等においては共通するものの，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１のＮ－Ｏ配位子が，発光特性にどのような影響を及ぼすかについては，本件優先日当時において何らかの知見があったことを認めるに足りる証拠が全くない以上，上記部分構造と発光波長の共通性等に基づいて，甲１発明のＬ３Ｍの式で表されるIr(ppy)３を，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１により置換することが可能であることを当業者が容易に想到することができたとまでいうことはできない。
また，前記(1)ア(イ)ａ(b)及び前記(1)イ(ア)ｂのとおり，甲５には，光励起により強い三重項状態発光（０．５を超え得る量子収率）を示す有機金属錯体を用いることによって高効率ＥＬデバイスを設計する可能性があること，遷移金属錯体（Ｒｕ，Ｏｓ，Ｉｒ等）は，光励起により三重項ＭＬＣＴ励起状態を示すこと，発光量子収率が０．３３であるＯｓ(Ⅱ)錯体を用いてＥＬデバイスを作成して三重項ＭＬＣＴ状態からのＥＬ発光を観測したことが記載されている。しかし，甲４記載の錯体１６-２１については，その発光量子収率（ＰＬ効率）が全く不明であることから，甲５においてＥＬデバイスに適用できることが示唆された高い発光量子収率（ＰＬ効率）を示すものであるかを判断する手がかりがないから，甲５の記載を検討しても，甲１発明に甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１を組み合わせる動機付けがあるということはできない。以上のとおりであるから，仮に，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１が示す「fluorescence」は燐光であると当業者が理解したとしても，甲１発明のＬ３Ｍの式で表されるIr(ppy)３に代えて，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１を用いることは，当業者において，容易に想到することができたということはできない。
(4)原告の主張について
ア原告は，有機化合物の分野における蛍光と燐光の区別においては，その発光寿命は相対的な基準にすぎず，三重項励起状態か一重項励起状態かは電子のスピンの向きの問題であって，これを直接観測する方法がないから，当業者は，三重項励起状態を生じさせる重原子を含む有機化合物か否かということを指標に，当該発光が燐光か蛍光かを区別することとなる旨主張する。
しかし，前記(1)ア(ア)で説示したとおり，イリジウム（Ｉｒ：原子番号７７）よりも重い原子である鉛（Ｐｂ：原子番号８２）やビスマス（Ｂｉ：原子番号８３）を含む金属錯体であっても，項間交差の効率はあまり良くなく，その発光は燐光と蛍光の中間の挙動を示すこと，及び，重原子のインジウム（Ｉｎ：原子番号４９），カドミウム（Ｃｄ：原子番号４８）や亜鉛（Ｚｎ：原子番号３０）等の錯体であっても蛍光発光するものがあることが知られていたことからすれば，重原子を含む分子からの発光であっても，それが蛍光であることもあり得るのであるから，重原子を含む分子からの発光であれば，それが全て燐光発光であるとの技術常識があったということはできない。
したがって，重原子を含むか否かで，燐光か蛍光かを区別することはできず，原告の上記主張は採用することができない。


イ原告は，甲４にはＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物が記載されているところ，甲４が引用する甲４８にはこの有機化合物が強力な光還元剤であり，その発光がＭＬＣＴ励起状態に由来することが記載され，更に甲４８が引用する甲３にはfac-Ir(R-ppy)３錯体がIr(ppy)３のようにＭＬＣＴ励起状態を経て発光することが記載されているから，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物はＭＬＣＴ励起状態に起因して発光することが理解される旨主張する。
そこで検討するに，前記(2)アのとおり，甲４には，その序論の中で，「オルトメタル化錯体［（Ｌ）Ｐｄ（μ－Ｃｌ）］２（ＬＨ＝２－ベンジルピリジン，２－フェニルピリジン，アゾベンゼン）および［Ｌ２Ｉｒ（μ－Ｃｌ）］２（ＬＨ＝２－フェニルピリジン）から調製したＮ，Ｏ－α－アミノアシダト化合物の合成および評価についてここに報告する。後者の蛍光イリジウム（Ⅲ）錯体は強力な光還元剤である［１０］。」との記載がある。そして，参考文献［１０］として引用されている甲４８には，「我々は，ビス（μ－クロロ）テトラキス（２－（４’－Ｒ’－フェニル）－５－Ｒ－ピリジナト）ジイリジウム（Ⅲ）（Ｒ＝Ｒ’＝Ｈ（１）；Ｒ＝Ｈ，Ｒ’＝ＮＯ２（２）；及びＲ＝ＮＯ２，Ｒ’＝Ｈ（３）というタイプの，シクロメタル化された錯体の光物理特性について，ＮＯ２基が強く電子を引き抜く効果をここで報告する。…２と３の発光エネルギー及び寿命は，これらの発光が，１や他のシクロメタル化Ir（Ⅲ）錯体４のように，ＭＬＣＴ励起状態に由来することを示す。」と記載されている。
また，甲４８の上記記載中，「シクロメタル化Ir（Ⅲ）錯体」の脚注４として引用されている甲３（「Inorg.Chem.,Vol.30,   No.8,1991,pp.1685-1687」（邦題：「新合成方法による一連の強い光還元剤の調製：置換２－フェニルピリジンを含むｆａｃトリスオルトメタル化イリジウム（Ⅲ）錯体」，平成３年発行）には，「fac-Ir(R-ppy)３錯体…のそれぞれの発光寿命は，室温における窒素飽和アセトニトリル中にて約２－３μ秒である。すべてのfac-Ir(R-ppy)３錯体に，寿命および発光エネルギーの類似が見られることから，これらはIr(ppy)３のようにそれぞれＭＬＣＴ励起状態を経て発光することがわかる。」（訳文３頁９～１３行）と記載されている。上記のとおり，甲４８は「ビス（μ－クロロ）テトラキス（２－（４’－Ｒ’－フェニル）－５－Ｒ－ピリジナト）ジイリジウム（Ⅲ）（Ｒ＝Ｒ’＝Ｈ（１）；Ｒ＝Ｈ，Ｒ’＝ＮＯ２（２）；及びＲ＝ＮＯ２，Ｒ’＝Ｈ（３）」，甲３は「fac-Ir(R-ppy)３」及び「Ir(ppy)３」という，いずれも甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１とは異なる構造の錯体がＭＬＣＴ励起状態に起因する発光を示すことが記載されているだけであり，甲４８及び甲３の記載を参照しても，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１がＭＬＣＴ励起状態に起因する発光を示すことを理解することはできない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。ウ原告は，重原子を含む分子が発光していればそれは燐光発光であることは技術常識であり，イリジウムが発光するとすれば，それは蛍光発光ではなく，燐光発光以外はあり得ないものと当業者は理解するものであり，実際に，イリジウム錯体が発光している場合に，発光寿命等一定の指標を示して蛍光を発光していると明記している文献はなく，むしろ前記第３の１〔原告の主張〕(1)イ(イ)記載の表のとおり，多くの文献において，イリジウム錯体が燐光発光していることが明示されている旨主張する。しかし，重原子を含む分子が発光していればそれは燐光発光であることは技術常識であり，イリジウムが発光するとすれば，それは蛍光発光ではなく，燐光発光以外はあり得ないものと当業者は理解するとの原告の主張に理由がないことは，前記(1)アで説示したとおりである。また，Ｉｒ錯体が発光している場合に蛍光を発光していると明記している文献が存在しないからといって，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１が蛍光発光することがあり得ないことを直接裏付ける根拠となるものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。エ原告は，甲１には，燐光有機金属化合物としては，「高性能デバイスには，適度なフォトルミネッセンス効率と約１μｓの寿命で十分」と記載されているところ，甲４記載のＩｒ錯体は重原子を含むことから三重項の短い寿命（約１μｓの寿命）であることを当業者であれば認識することができ，また，甲４記載のＩｒ錯体は「室温においてでさえ，…強力な蛍光発光（注：「fluorescence」の訳であり，単に励起状態に起因する発光を意味する）を示」すと記載され，適度なフォトルミネセンス効率を有すると理解できるから，甲１に接した当業者であれば，甲４記載のＩｒ錯体を甲１記載のＥＬデバイスにおける燐光有機金属化合物に採用する動機があることは明らかである旨主張する。


しかし，前記(1)ア(ア)ｃ(a)のとおり，甲５８の１には「ＯＬＥＤ中のＰｔＯＥＰの実測発光寿命は３５μｓであり」と記載され，重原子である白金を含む錯体であるＰｔＯＥＰをＥＬデバイスに適用した場合の実測発光寿命が３５μｓであるとされており，重原子を含む錯体からの燐光が常に約１μｓ程度の短い寿命であるわけではないことが理解できる。そうすると，甲４記載のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６-２１が重原子であるＩｒを含むからといって，それが約１μｓ程度の短い発光寿命を示すことの根拠となるものではない。
また，前記(2)ウのとおり，甲４には，Ｌ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１が燐光ＰＬを示すことも，ＰＬ効率の数値も記載されていないのであるから，甲４のＩｒ錯体を甲１記載のＥＬデバイスにおける燐光有機金属化合物に採用する動機付けがあるということはできない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。オ原告は，甲５では，光を照射した場合に強い三重項ＭＬＣＴ励起状態からの発光（燐光）を生じる（ＰＬ効率の高い）有機金属錯体がＥＬ効率の高い有機発光デバイスの発光層となる可能性があるという仮説に基づき，光を照射した場合に強い燐光を生じる（ＰＬ効率０．３３）特定のオスミウム（Ⅱ）錯体について，有機発光デバイスに電圧を印加することで三重項励起状態からの発光を示すことを具体的データとともに示した上で，当該仮説が正しいことを，初めての観察結果として報告したものであり，また，甲５には，遷移金属錯体の中でも，少なくともルテニウム錯体，オスミウム錯体，そしてイリジウム錯体が，光の照射により三重項励起状態（すなわち，ＰＬによる燐光発光をすること）を示すことが記載されていることからしても，ＰＬを示すイリジウム錯体を，ＥＬデバイスに適用してＥＬにより発光させることに動機付けがある旨主張する。しかし，甲５の上記記載から，ＰＬ効率０．３３程度の強い燐光ＰＬを生じるＩｒ錯体であれば，これをＥＬデバイスに適用することについての動機付けがあるということができるとしても，前記(2)ウのとおり，甲４には，Ｌ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１が燐光ＰＬを示すことも，ＰＬ効率の数値も記載されていないのであるから，甲５の上記記載は，甲４のＬ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１をＥＬデバイスに適用する動機付けとなるものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。カ原告は，甲４には，「錯体１６－２２は，室温においてでさえ，紫外光に曝された状態でＤＭＳＯ溶液またはＣＨ２Ｃｌ２溶液中で約５１５ｎｍに強力な蛍光発光（注：「fluorescence」の訳であり，単に励起状態に起因する発光を意味する）を示」すと記載され，適度なＰＬ効率を有することが記載されている上，本件発明の課題は，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であり，先行技術（甲１）によるＥＬ効率や，これと同等以上のＥＬ効率を発揮することではないから，本件発明を容易に想到するか否かを判断するに当たっては，甲１のような「高性能」デバイスに用いられる「適度なフォトルミネセンス効率」までは必要なく，甲４が燐光ＰＬを示すことを当業者が認識すれば足りる旨主張する。
しかし，前記(2)ウのとおり，甲４には，Ｌ２ＭＸの式で表される錯体１６－２１が燐光ＰＬを示すことも，ＰＬ効率の数値も記載されていないのであるから，甲４のＩｒ錯体を甲１記載のＥＬデバイスにおける燐光有機金属化合物に採用する動機付けがあるということはできない。また，甲１記載のＥＬデバイスにおける燐光有機金属化合物に代えて，甲４記載のＩｒ錯体を採用することの容易想到性の判断に当たっては，甲１に記載された課題及び技術内容等に照らして，甲４記載のＩｒ錯体を組み合わせる動機付けがあるかどうかを検討することは当然である。そして，前記(1)イ(ア)ａのとおり，甲１には，蛍光とは異なり，燐光は一重項及び三重項励起状態の双方を用いるので，１００％の最大内部効率を達成する可能性を含んでいることから，電気燐光の実証は有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）特性のブレークスルーを予兆していたこと，fac-トリス-(2-フェニルピリジン)イリジウム[Ir(ppy)３]を用いたＯＬＥＤにおいては，三重項の短い寿命と適度なフォトルミネセンス効率という双方の要因によって，量子効率のピークを８．０％（２８ｃｄ／Ａ），パワー効率のピークを３１ｌｍ／Ｗとすることができたこと，高性能デバイスに適した燐光性遷移金属錯体として，適度なフォトルミネセンス効率と約１μsの寿命で十分であることが記載されているのであるから，甲４記載のＩｒ錯体を甲１発明のＥＬデバイスにおける燐光有機金属化合物に採用することが容易かどうかを判断するに当たっては，甲４記載のＩｒ錯体が，甲１発明のＥＬデバイスに採用する燐光有機金属化合物として必要な要素とされる上記「適度なフォトルミネセンス」を有するかどうかが検討されなければならないことは当然である。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(5)小括
以上によれば，本件発明１及び３（Ｘ配位子がＮ－Ｏ配位子の場合）と甲１発明との相違点２についての原告主張に係る取消事由１は理由がない。


そして，本件発明４，５，６及び１３は，本件発明１又は３を直接又は間接に引用するものであって，本件発明１及び３の発明特定事項を全て含むものであるから，前記(1)～(4)に述べた事項は，本件発明４，５，６及び１３にも妥当する。したがって，本件発明４，５，６及び１３との関係においても，原告主張に係る取消事由１は理由がない。４取消事由２（相違点１に関する容易想到性の判断の誤り）について原告は，甲２には，本件発明のＬ２ＭＸの式で表されるＭＬＣＴ励起状態に起因して発光する有機金属化合物が記載され，かつ，この有機金属化合物は燐光発光することも明らかであるから，甲１に記載されたIr(ppy)３錯体（Ｌ３Ｍに該当する）を甲２記載のＬ２ＭＸの式で表される燐光有機金属化合物に置き換えて本件発明１及び２とすることは，当業者が容易になし得たものである旨主張する。
そこで，甲２には，本件発明のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物が記載されているといえるかについて検討する。
(1)甲２（「BOOK   OFABSTRACTS,217th   ACSNationalMeeting,   INOR292,21-25MARCH1999」（邦題：「２９２．発光性のロジウム及びイリジウムのモノ及びバイメタル１，３－ジケトン錯体」），平成１１年３月発行）には，次の記載がある。
「モノ及びバイメタルのロジウム（Ⅲ）及びイリジウム（Ⅲ）のビス(２-フェニルピリジン)(１，３-ジケトン)錯体系が調製され，特徴づけられている。そのすべての誘導体は媒体内で発光し，配位子内（ＩＬ）または金属配位子電荷移動（ＭＬＣＴ）遷移に特徴的な可視（λｍａｘ=４８０－６５０ｎｍ）発光スペクトルが見られる。ＩＬ及びＭＬＣＴ発光は１，３－ジケトン配位子と関連する遷移を含む。これらの錯体の発光特性に対する金属（ロジウム／イリジウム）または置換基（Ｒ）の影響について議論する。本研究はＡＣＳＰＲＦ及びＮＩＨＭＢＲＳの資金援助を受けたものである。」(2)前記(1)のとおり，甲２には，モノ及びバイメタルのロジウム（Ⅲ）及びイリジウム（Ⅲ）のビス(２-フェニルピリジン)(１，３-ジケトン)錯体系が調製され，その特性を明らかにしたことが記載されているが，具体的に化学構造が記載されているのは，前記(1)で図示された構造を有するロジウム（Ⅲ）のビス(２-フェニルピリジン)(1,3-ジケトン)錯体（以下「ロジウム二核錯体」という。）のみである。そして，甲２の「モノメタル及びバイメタル」の意味について，原告は，「モノメタル」は錯体に含まれる金属が１つの場合を意味し，「バイメタル」は錯体に含まれる金属が二つの場合を意味する旨主張するけれども，甲２の記載からは必ずしも明確ではなく，また，１，３－ジケトンの構造も，上記のロジウム二核錯体におけるもの以外は何ら記載されていないことから，イリジウム(Ⅲ)を含む錯体として想定できるものは，甲２において具体的に構造が記載されたロジウム二核錯体について，ロジウムがイリジウムに置換されたもの，すなわち「イリジウム二核錯体」のみというべきである。
ところで，一般に，金属錯体は，中心金属の数によって，金属が一つである単核（mononuclear）錯体と，金属が複数ある多核錯体（polynuclear）とに区別されており，特に金属が二つあるときは二核錯体と呼ばれている。そして，一般式としてＬ２ＭＸ（ＭはＩｒであり，ＸはＯ-Ｏ配位子）と表記した場合には，中心金属はＭの一つだけであると解するのが通常であり，また，本件発明の特許請求の範囲請求項６及び７並びに本件明細書の発明の詳細な説明（段落【００４８】，【００４９】）には，Ｌ配位子の具体例として「２‐（１‐ナフチル）ベンゾオキサゾール，２‐フェニルベンゾオキサゾール，２‐フェニルベンゾチアゾール，７，８‐ベンゾキノリン，フェニルピリジン，ベンゾチエニルピリジン，３‐メトキシ‐２‐フェニルピリジン，チエニルピリジン，及びトリルピリジン」，Ｘ配位子の具体例として「アセチルアセトネート，サリチリデン，ピコリネート，及び8‐ヒドロキシキノリネート」が記載され，さらに別の例が段落【００５０】及び【図３９】（本判決では図示しない。）に記載されているが，それらの構造の中に他の中心金属が含まれるものは例示されていない。したがって，本件発明のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物は，中心金属は一つである単核錯体であり，二核錯体は含まれないと解するのが相当である。
そうすると，甲２の記載から想定されるイリジウム二核錯体は，本件発明のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物に包含されるものではない。それゆえ，甲２には，イリジウム二核錯体が実際に記載されているに等しいといえるかについて検討するまでもなく，甲２には本件発明のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物が記載されているということはできない。(3)原告は，この点について，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書を見ても，Ｌ２ＭＸの式で表される有機金属化合物に二つの金属原子が含まれないとする根拠はないから，甲２には，本件発明のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物が記載されている旨を主張する。
しかし，前記(2)のとおり，本件明細書の記載を考慮すれば，本件発明においては，中心金属が一つの単核錯体を意図しており，金属が複数ある多核錯体を含むものではないことは明らかであり，本件明細書中に二核錯体を積極的に排除する記載がないからといって，本件発明のＬ２ＭＸの式で表される有機金属化合物に二核錯体が含まれるとする根拠となるものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(4)小括
以上によれば，本件発明１及び２（Ｘ配位子がＯ－Ｏ配位子の場合）と甲１発明との相違点１についての原告主張に係る取消事由２は理由がない。そして，本件発明４，５，６，７，１０及び１３は，本件発明１又は２を直接又は間接に引用するものであって，本件発明１及び２の発明特定事項を全て含むものであるから，前記(1)～(3)で説示した事項は，本件発明４，５，６，７，１０及び１３にも妥当する。したがって，本件発明４，５，６，７，１０及び１３との関係においても，原告主張に係る取消事由２は理由がない。
５結論


平成２６年８月２８日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２９０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年７月１５日
判                決
原            告      有限会   社ナプ   ラ訴訟代理人弁理士      阿    部    美次    郎
被       告      特許庁長官
指定代   理人       大      橋    賢    一同                        山    田        靖同                        瀬    良    聡    機同                       内    山        進
主         文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１２－２４３０９号事件について平成２５年９月１０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯（当事者間に争いがない。）原告は，平成２４年３月５日，発明の名称を「微小球状金属粒子の製造方法」として，特許出願（特願２０１２-０４８４２６号。特願２００１－１１８３４２号（平成１３年４月１７日出願）の分割出願。以下「本願」という。）をした。
原告は，平成２４年５月１７日付けで拒絶理由通知を受け，同年７月１０日付けで意見書及び手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたが，同年９月１８日付けで拒絶査定を受け，同年１２月７日付けで拒絶査定不服審判（不服２０１２－２４３０９号）を請求するとともに，手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をした。
特許庁は，平成２５年９月１０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月２５日，その謄本を原告に送達した。本件は，原告が上記審決の取消しを求めたものである。
２特許請求の範囲の記載
平成２４年１２月７日付け手続補正書（甲２）による補正後の特許請求の範囲（請求項の数は３である。）の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１記載の発明を「本願発明」という。また，本願の明細書（甲１）を「本願明細書」という。）。
「【請求項１】
粒状化室と，炉と，ノズルと，回転ディスクと，ガス供給管とを含み，溶融金属から金属／合金粒子を製造する粒状化装置であって，
前記炉は，金属を溶融するものであり，
前記ノズルは，一端が前記炉に接続され他端が前記粒状化室内に導かれてお
り，
前記回転ディスクは，モータによって高速回転し，前記ノズルの前記他端の
直下の前記粒状化室内に設けられており，
前記ガス供給管は，酸素含有雰囲気ガスが供給され，前記酸素含有雰囲気ガ
スを前記粒状化室内に放出する，
粒状化装置。」
３審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり，その要点は次のとおりである。
本願発明は，特開平７－１７９９１２号公報（「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び特開平１０－８５５８３号公報（以下「引用例２」という。）に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
審決が認定した引用発明の内容，本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明の内容
「チャンバーと，るつぼと，開口部と，回転ディスクと，ガス供給ライ
ンを備えた，球状金属粒子を生産する装置であって，
前記るつぼが，金属を溶融し，
前記開口部は，るつぼに備えられてチャンバー内に開口し，前記回転ディスクは，モータにより回転するとともに，チャンバー内で
前記開口部の直下で対向し，
前記ガス供給ラインは，窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスを前記チャンバーに放出して，チャンバー内に窒素と酸素の組成物からなる冷媒ガスを満たす装置。」
イ一致点
「粒状化室と，炉と，ノズルと，回転ディスクと，ガス供給管とを含み，溶融金属から金属／合金粒子を製造する粒状化装置であって，
前記炉は，金属を溶融するものであり，
前記ノズルは，一端が前記炉に接続され他端が前記粒状化室内に導かれ
ており，
前記回転ディスクは，モータによって高速回転し，前記ノズルの前記他端の直下の前記粒状化室内に設けられている粒状化装置。」
ウ相違点
「本願発明のガス供給管は，酸素含有雰囲気ガスが供給され，前記酸素含有雰囲気ガスを前記粒状化室内に放出するのに対し，引用発明のガス供給ラインは，窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスを前記チャンバーに放出して，チャンバー内に窒素と酸素の組成物からなる冷媒ガスを満たす点。」
第３原告主張の取消事由
審決には，引用発明の認定の誤り（取消事由１），本願発明と引用発明との相違点の看過（取消事由２），相違点についての容易想到性判断の誤り（取消事由３）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は違法であり，取り消されるべきである。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
審決は，引用発明１を，「・・・前記ガス供給ラインは，窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスを前記チャンバーに放出して，チャンバー内に窒素と酸素の組成物からなる冷媒ガスを満たす装置。」と認定している。
しかし，引用例１の図１（判決注：本判決別紙【引用例１の図１】）を参照すると，引用発明は，正確には，「・・・前記ガス供給ラインは，窒素ガス供給ラインと，酸素ガス供給ラインとの合計２本を有し，窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスを前記チャンバーに窒素ガス出口と，酸素ガス出口との合計２つの出口から放出して，チャンバー内に窒素と酸素の組成物からなる冷媒ガスを満たす装置。」（判決注：下線は原告が付したもの）と認定されるべきものである。
審決の引用発明の認定は，ガス供給ラインが，①窒素ガス供給ラインと，酸素ガス供給ラインとの合計２本を有する構成，及び，②各ガスをチャンバーに窒素ガス出口と，酸素ガス出口との合計２つの出口から放出する構成を有している点の認定を欠くものであり，誤りである。
２取消事由２（本願発明と引用発明との相違点の看過）審決は，本願発明と引用発明との相違点を，「・・・引用発明のガス供給ラインは，窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスを前記チャンバーに放出して，チャンバー内に窒素と酸素の組成物からなる冷媒ガスを満たす点。」と認定している。


しかし，引用発明は，上記１のとおり，①窒素ガス供給ラインと，酸素ガス供給ラインとの合計２本を有する構成，及び，②各ガスをチャンバーに窒素ガス出口と，酸素ガス出口との合計２つの出口から放出する構成を有しているから，本願発明と引用発明とは，審決が認定した相違点のほかに，以下の相違点２及び３においても相違するというべきである。
（相違点２）
本願発明のガス供給管は，１本で足りる構造となっているのに対して，引用発明のガス供給ラインは，窒素ガス供給ライン，及び，酸素ガス供給ラインの合計２本を有する点。
（相違点３）
本願発明のガス供給管は，その出口が１つで足りる構造となっているのに対して，引用発明のガス供給ラインは，窒素ガス出口，及び，酸素ガス出口の合計２つの出口を有する点。
そして，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用したとしても，相違点２及び３に係る本願発明の構成が導かれることはない。審決は，相違点２及び３を看過し，その結果，本願発明の容易想到性判断を誤ったものである。
３取消事由３（相違点についての容易想到性判断の誤り）審決は，相違点について，①引用発明においても，意図する粒度の粒子を生産するため，回転ディスクを取り巻くガス噴射用の環状ノズルを設けることは，引用例２に記載の事項に基づき，当業者が容易になし得たことであり，②その際，該環状ノズルへのガス供給ラインには，窒素と酸素の組成物である冷媒ガスに相当する酸素含有雰囲気ガスが供給されることは，当業者にとって自明なことであると判断している。
しかし，以下のとおり，①引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する動機付けは存在しない。また，②引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用しても，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に到達することはない。さらに，③本願発明は引用発明及び引用例２に記載の事項からは予測し得ない顕著な作用効果を有する。
したがって，審決の相違点についての容易想到性判断は誤りである。
環状ノズルを適用する動機付けについて
引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する動機付けは存在しない。その理由は以下のとおりである。
ア引用発明は，遠心アトマイザーから冷媒ガス中に放出された溶融物がチャンバーの内壁に到達するまでの間に雰囲気により冷却され完全に凝固することが必要であり，凝固が不充分な場合は収得された金属粒子が相互に付着していたり，形状がきわめて不ぞろいでつぶの揃った球状の金属粒子を得ることは難しい（甲３・２頁１欄１６行～２２行）という問題に鑑み，冷却凝固の過程における金属粒子の表面状態を改善することにより，表面が滑らかでさらさらした球状の金属粒子を低コストにおいて量産する手段を提供しようとするものである（甲３・２頁１欄１０行～１４行）。これに対して，引用例２（甲４）に記載の事項は，回転デスク径と回転数は第一義的な要因であり，大きい遠心力程微細化に有利なことは勿論であるが，さりとて４０，０００～５０，０００ｒｐｍという高速回転で，しかも径が１０ｃｍ以上もあるような回転デスクの採用は遠心力に対抗する材質強度やモ－タ－への負荷の大きさに制限されて実用的ではないとされている（【０００４】）という在来技術の問題点を解決し，意図する粒度の微粒子を作製する方法とそのための装置を提供する（【０００５】）というものである。
このように，引用発明と引用例２に記載の事項とは課題を異にし，また，課題解決手段も相違する。したがって，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する動機付けは存在しない。
イ引用発明によれば，チャンバー内において遠心アトマイザーにより撒布される溶融物の粒子の表面は低濃度の酸素による適度な厚みの酸化皮膜により被覆され，粒子がこの皮膜により物理的に保護されるので，粒子が相互に付着し難く，また粒子相互間やチャンバー内壁へ衝突する際も最終的には粒子の形状に変化を蒙ることが少ない（甲３・３頁３欄２０行～２６行）。
これに対して，引用例２に記載の事項は，膜状に広がる液膜または液滴膜を作る第１段階とこの膜流に対し高速で不活性ガスを衝突させる第２段階の二つの過程から成り，それによって従来工法では得られない粒度範囲の微粉体を高収率で作製することができる（【００３８】）という作用効果を奏する。このような作用効果は，最終的には粒子の形状に変化を蒙ることが少ないようにしようとする引用発明では，全く益のないことであり，剪断による粒子形状の変化が予想されるから，むしろ有害である。ウ引用例２には，液膜流又は液滴膜流に衝突させるガスは不活性ガスであることが記載されており（【００１２】，【００３２】），空気についての言及はあるが，活性が低いことを念頭に置いたものであり，酸素含有ガスを用いる引用発明への組合せの動機付けは否定される。
環状ノズルに供給されるガスについて
引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用しても，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に到達することはない。その理由は以下のとおりである。ア   本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」とは，雰囲気ガス中に酸素ガスが含有されているガス又は混在しているガスを意味する。本願発明は，酸素含有雰囲気ガスによって，「内部構造は，金属の微小粒子の集合体であって，個々の微小粒子が金属酸化物，或いは空隙により相互に隔離されているナノコンポジット構造を有する金属粒子」（本願明細書【００１６】）を得ることが可能となっている。また，本願発明は，酸素含有雰囲気ガスによって，金属粒子を均一，均質に形成することができ，物理的特性が等方的な導電体を実現することができる。
これに対し，引用発明の「窒素と酸素との組成物からなる冷媒ガス」は，雰囲気ガスである窒素中に酸素が含有されているガス又は混在しているガスではなく，酸素の比重が窒素の比重よりも大きいことから，酸素と窒素がチャンバー内で混在することはなく，チャンバーの上下方向において分離した状態になることが想定される。したがって，引用発明の「窒素と酸素との組成物からなる冷媒ガス」は，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に相当するとはいえない。
本願発明では，「ガス供給管は，酸素含有雰囲気ガスが供給」されるから，粒状化室内に放出される前に，ガス供給管の内部で，既に酸素と雰囲気ガスとが混ざり合った酸素含有雰囲気ガスが生成され，この酸素含有雰囲気ガスが「粒状化室内に放出」される。
これに対して，引用発明では，「窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスをチャンバーに放出する」ため，窒素ガスと，酸素ガスとは，ガス供給管内では別々であり，粒状化室内に放出されて初めて混在し始める。
したがって，粒状化室内で見た場合，引用発明の窒素と酸素とが混在したガスの形態は，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」とは異なったものとなっている。
また，引用例２においては，環状ノズルとガス供給源との関係が明らかでないから，引用例２に記載の事項から，ガス供給源から送られたガスが，「酸素含有雰囲気ガス」として，環状ノズルに供給されることを導くことはできない。


以上によれば，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」は，引用発明及び引用例２に記載の事項から導き出すことはできない。
イ   本願発明は，酸素含有雰囲気ガスによって，「ナノコンポジット構造を有する金属粒子」（甲１【００１６】）を得ようとするものである。したがって，酸素含有雰囲気ガスにおいて，酸素ガスが雰囲気ガスであるアルゴンガスと均一化されていなければ，溶融金属が固化して真球に近い状態になる極短時間の間に，ナノコンポジット化することはできない。これに対して，引用例１は，酸素ガスの供給が，ナノコンポジット構造を有する金属粒子の生成に寄与することまで開示するものではない。引用発明は，その目的が，「表面が滑らかでさらさらした球状の金属粒子を低コストにおいて量産する手段を提供すること」にあるから，金属粒子の表面が酸化されれば良く，ナノコンポジット構造のように，金属粒子の内部まで酸化する必要はない。
また，引用例２は，酸素ガスを供給して，ナノコンポジット構造を有する金属粒子を生成することまで開示するものではない。したがって，引用発明に引用例２を組み合わせることによって，相違点に係る構成に到達することはない。
本願発明の効果について
本願発明は，酸素含有雰囲気ガスによって，「内部構造は，金属の微小粒子の集合体であって，個々の微小粒子が金属酸化物，或いは空隙により相互に隔離されているナノコンポジット構造を有する金属粒子」（甲１【００１６】）を得ることが可能となり（作用効果ａ），また，金属粒子を均一，均質に形成することができ，物理的特性が等方的な導電体を実現することができるものである（作用効果ｂ）。これらの作用効果は，引用発明及び引用例２に記載の事項から予測することはできず，本願発明に特有の顕著な作用効果である。
第４被告の主張
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
審決は，引用発明のガス供給ラインが，「窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスをチャンバーに放出する」（判決注・下線は被告が付したもの）ことを認定しており，ガス供給ラインとチャンバーへのガス出口が複数であることは，当該認定から把握できる技術的事項である。また，引用発明の認定は，本願発明との対比に必要な範囲で行えば十分であり，本願発明で発明特定事項とされていないガス供給ラインの本数やガス出口の個数を別途認定する必要はない。したがって，審決の引用発明の認定に誤りはない。２取消事由２（本願発明と引用発明との相違点の看過）について本願発明は，ガス供給管の本数や，ガス出口の個数を特定するものではないから，その本数や個数を引用発明との相違点にすることはできない。そして，引用発明が別々のガス供給ラインでガスをチャンバーに放出している点については，審決は相違点として判断している。したがって，審決に相違点の看過はない。
３取消事由３（相違点についての容易想到性判断の誤り）について
環状ノズルを適用する動機付けについて
ア遠心噴霧法を用いた粉末製造装置の技術分野において，球状の微粉末を収率良く得ることは周知の課題であり，遠心噴霧法を用いることで，一定程度それらの課題が達成されることも周知の技術的事項である（乙６・２頁左上欄１行～１４行，乙７・９０頁左欄３行～右欄９行，乙８・２頁右上欄２行～左下欄１３行，乙９・１頁右欄４行～２頁左上欄３行，乙１０・１頁右欄３行～１７行）。したがって，当業者が上記の周知の課題や周知の技術的事項を前提として引用発明や引用例２に記載の技術的事項を理解するのは当然のことである。
引用発明においても，別々に供給されるとはいえ，酸素を添加した窒素ガスを雰囲気ガスとすることで，溶融金属粒子の表面酸化により，金属粒子の相互付着や形状変化を抑制できるのであり，粒の揃った球状の微細な粒子が得られている（甲３・表１）。
一方，微細化に重点をおいた記載になっている引用例２においても，球状の微粉末を収率良く得ることが周知の課題であることを前提とした記載であることは明らかであり，審決は，さらなる微粉化のために環状ノズルから雰囲気ガスとなるガスを供給することが解決手段として明記されている例として引用例２を挙げたものである。
引用発明に接した当業者であれば，周知の課題のうち，球状の粒の揃った粒子という点では課題を十分達成した引用発明において，別々の供給管を用いて酸素を添加した窒素ガスを供給するものに換えて，引用例２の記載に基づき，微細化を高いレベルで達成するため，一つの供給管から環状ノズルを通して酸素を添加した窒素ガスを供給するようにする程度のことは容易になし得ることであり，審決の判断に誤りはない。イ引用例２に記載の環状ノズルを用いてガスを供給し，さらなる微粉化を達成することは，溶融した液膜流の段階でガスと接触させるのであるから，剪断により形成された液相粒子は表面張力により速やかに球状化する。そして，引用発明における酸化皮膜の形成が，チャンバー内壁に到達する時点で，液相粒子に生じる現象であるのに対し，引用例２に記載の環状ノズルによる液膜の剪断は，回転ディスクの近傍で，当該液相粒子の形成のために生じる現象である。したがって，両者の作用機序は，場所的にも役割上も両立可能なものであって，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する阻害要因になるものではない。むしろ，引用発明に接した当業者であれば，酸化膜を形成し，金属粒子の相互付着や塊粒化などの粗大化につながる現象が回避されることは，引用例２に記載の環状ノズルを適用することで生じる，より微細な液相粒子においてこそ有益なものであることを理解するといえる。
環状ノズルに供給されるガスについて
ア原告は，引用発明の「窒素と酸素との組成物からなる冷媒ガス」が，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に相当するものではないことを前提として，審決の容易想到性判断に誤りがある旨主張する。
しかし，本願明細書（甲１）には「酸素含有雰囲気ガス」という用語も定義に当たる記載もないのであるから，文字どおり「酸素が含有され雰囲気として機能するガス」としてその意味を解するほかない。そうすると，引用発明の冷媒ガスも，回転ディスクから撒布される溶融物粒子の表面に薄い酸化皮膜を形成するために必要な酸素がその周囲の雰囲気中に混在している以上，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に該当するものである。したがって，原告の上記主張は，前提において失当である。イ原告は，本願発明がナノコンポジット構造を有する金属粒子を得るためのものであることを前提として，審決の容易想到性判断に誤りがある旨主張する。
しかし，ナノコンポジット構造は，本願明細書全体の記載からみて特定の条件（【０００８】及び実施例２）においてしか得られていないものである。
したがって，原告の上記主張は，特許請求の範囲における請求項１の記載に基づくものではなく，前提において失当である。
本願発明の効果について
原告の主張する作用効果ａ及びｂは，いずれも特許請求の範囲に基づかないか，当業者の予測の範囲内のものである。


したがって，作用効果ａ及びｂが本願発明に特有な顕著な作用効果であるとの原告の主張は理由がない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
原告は，審決の引用発明の認定は，ガス供給ラインが，①窒素ガス供給ラインと，酸素ガス供給ラインとの合計２本を有する構成，及び，②各ガスをチャンバーに窒素ガス出口と，酸素ガス出口との合計２つの出口から放出する構成を有している点の認定を欠くものであり，誤りであると主張する（前記第３の１）。
しかし，ある発明の進歩性を判断する前提としてなされる引用発明の認定は，進歩性判断の対象である発明との対比に必要な範囲で行えば足りる。本願発明は，ガス供給管の本数を特定するものではなく，また，酸素含有雰囲気ガスを粒状化室内に放出する出口についても特定するものではないから，引用発明のガス供給ラインが上記①及び②の構成を有している点について認定する必要はなく，審決の引用発明の認定に誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（本願発明と引用発明との相違点の看過）について原告は，引用発明は，①窒素ガス供給ラインと，酸素ガス供給ラインとの合計２本を有する構成，及び，②各ガスをチャンバーに窒素ガス出口と，酸素ガス出口との合計２つの出口から放出する構成を有しているから，本願発明と引用発明とは，審決が認定した相違点のほかに，相違点２及び３，すなわち，本願発明のガス供給管は，１本で足りる構造となっているのに対して，引用発明のガス供給ラインは，窒素ガス供給ライン，及び，酸素ガス供給ラインの合計２本有する点（相違点２），及び，本願発明のガス供給管は，その出口が１つで足りる構造となっているのに対して，引用発明のガス供給ラインは，窒素ガス出口，及び，酸素ガス出口の合計２つの出口を有する点（相違点３）においても相違するとして，審決は，相違点２及び３を看過していると主張する（前記第３の２）。
しかし，前記１において説示したとおり，審決の引用発明の認定に誤りはないから，本願発明と引用発明とは，原告の主張する相違点２及び３において相違するとはいえず，審決に相違点２及び３の看過はない。したがって，原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（相違点についての容易想到性判断の誤り）について原告は，①引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する動機付けはない，②引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用しても，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に到達することはない，③本願発明は引用発明及び引用例２に記載の事項からは予測し得ない顕著な作用効果を有するとして，審決の相違点についての容易想到性判断は誤りであると主張する（前記第３の３）ので，以下順次検討する。
環状ノズルを適用する動機付けについて
ア引用発明について
引用発明は，球状金属粒子を生産する装置に関するものであり，チャンバーと，金属を溶融するためのるつぼと，るつぼに備えられた開口部と，開口部の直下で対向する回転ディスクと，ガス供給ラインを備えたものである。
引用例１（甲３）には，①金属の溶融物をチャンバー内に設けた遠心アトマイザーにより撒布して冷却凝固させ，金属の粒子を生産する方法においては，遠心アトマイザーから冷媒ガス中に放出された溶融物が，チャンバーの内壁に到達するまでの間に十分に凝固しなかった場合，金属粒子が相互に付着したり，形状がきわめて不ぞろいで，つぶの揃った球状の金属粒子を得ることが難しかったこと（２頁１欄１４～２２行），②冷却凝固の過程における金属粒子の表面状態を改善することにより，表面が滑らかでさらさらした球状の金属粒子を低コストにおいて量産する手段を提供することを目的とすること（２頁１欄１０～１４行），③冷媒ガスとして窒素と酸素の組成物からなるものを用いることにより，チャンバー内において遠心アトマイザーにより撒布される溶融物の粒子の表面が，適度な厚みの酸化皮膜により被覆されるので，粒子が相互に付着し難く，また，粒子相互間やチャンバー内壁へ衝突する際も，最終的には粒子の形状に変化を蒙ることが少ないため，球状の金属粒子を低コストにおいて量産することが可能となること（２頁２欄３行～５行，３頁３欄２０～２６行，４欄１８～１９行）が記載されており，また，「遠心アトマイザーの溶融物撒布用回転ディスク」（２頁２欄３６～３７行）との記載もある。
引用例１の上記記載及び図１に照らせば，引用発明の装置が，高速回転する回転ディスクの上に溶融金属を供給し，溶融金属に遠心力を作用させて液滴として飛散させ，冷却凝固させる方法，すなわち，周知の遠心噴霧法（乙４～１０）により球状金属粒子を生産するものであることは，当業者にとって明らかである。
また，遠心噴霧法において，生産する金属粒子の粒度を調整することは，周知の課題であることが認められる（乙６の２頁左上欄１２～１３行，３頁右上欄最下行～左下欄１行，表２，乙７の９０頁左欄１５～１９行，９５頁右欄４～７行，乙８の２頁左下欄６～１３行）。そうすると，遠心噴霧法により球状金属粒子を生産するものである引用発明においても，金属粒子の粒度を調整するという課題が存在することは，当業者にとって自明のことであるといえる。
イ引用例２に記載の事項について
引用例２（甲４）には，①ペイント用顔料や射出成形に適する金属微粉体の製造に関して，意図する粒度の微粒子を作製する方法とそのための装置を提供することを目的とすること（【０００５】），②容器内の溶融金属等の融体は，注湯ノズルから回転ディスク面の中心部に供給され，③回転ディスクは回転され，供給された融体は，ディスク回転の遠心力で回転ディスク周端から放出され，④ガス供給源から供給されたガスは，回転ディスク周辺に接近して配置された環状ノズルから噴射され，回転ディスクからの液滴の集合体からなる液滴膜流と衝突させることにより，液滴をさらに微粉化（微粉砕）すること（請求項１及び２，【０００５】，【００１５】，【００１６】，【００３３】）が記載されている。
引用例２の上記記載によれば，引用例２に記載の金属微粉体の作製は，意図する粒度の微粒子を作製するために，すなわち，微粒子の粒度を調整するために，高速回転する回転ディスクの上に溶融金属を供給し，溶融金属に遠心力を作用させて液滴として飛散させ，その飛散させた液滴にガスを噴射して衝突させることにより，液滴をさらに微粉化（微粉砕）するものと解することができ，これは，周知の遠心噴霧法を改良して，さらなる微粉化を図るものといえる。
ウ環状ノズルを適用する動機付けについて


以上によれば，引用発明と引用例２に記載の事項とは，いずれも，遠心噴霧法により金属粒子を生産する点で共通するものであり，また，金属粒子の粒度を調整するという課題が存在する点でも共通するものである。そうすると，引用発明において，金属粒子の粒度を調整するために，引用例２に記載の環状ノズル（本願発明における「ガス供給管」に相当する。）を回転ディスク周辺に接近して配置するとともに，ガス供給源から環状ノズルに供給されたガスを環状ノズルからチャンバー内に噴射して，遠心力の作用により飛散させた液滴と衝突させることにより，液滴をさらに微粉化（微粉砕）することは，当業者が容易に想到するところであり，動機付けはあるといえる。
エ原告の主張について
原告は，引用発明と引用例２に記載の事項とは課題を異にし，また，課題解決手段も相違するので，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する動機付けは存在しないと主張する（前記第３の３。しかし，前記アないしウのとおり，引用発明と引用例２に記載の事項とは，いずれも，遠心噴霧法により金属粒子を生産する点で共通するものであり，また，金属粒子の粒度を調整するという課題が存在する点でも共通するものであるから，引用発明に引用例２に記載の事項を適用する動機付けはあるというべきである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
原告は，引用例２に記載の事項は，膜状に広がる液膜または液滴膜を作る第１段階とこの膜流に対し高速で不活性ガスを衝突させる第２段階の二つの過程から成り，それによって従来工法では得られない粒度範囲の微粉体を高収率で作製することができる（【００３８】）という作用効果を奏するものであるが，このような作用効果は，最終的には粒子の形状に変化を蒙ることが少ないようにしようとする引用発明では，全く益のないことであり，剪断による粒子形状の変化が予想されるから，むしろ有害であると主張する（。
しかし，前記アのとおり，引用発明の装置は，周知の遠心噴霧法により球状金属粒子を生産するものであるところ，前記イのとおり，引用例２に記載の金属微粉体の作製は，高速回転する回転ディスクの上に溶融金属を供給し，溶融金属に遠心力を作用させて液滴として飛散させ，その飛散させた液滴にガスを噴射して衝突させることにより，液滴をさらに微粉化（微粉砕）するものであって，このようにして粒度が小さくなった液滴が，表面張力により真球になりやすいものであることは，技術常識である。したがって，原告が指摘する引用例２に記載の事項が奏する作用効果は，引用発明の目的に沿うものといえこそすれ，引用発明において有害となるものではない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
原告は，引用例２には，液膜流又は液滴膜流に衝突させるガスは不活性ガスであることが記載されており（【００１２】，【００３２】），空気についての言及はあるが，活性が低いことを念頭に置いたものであり，酸素含有ガスを用いる引用発明への組合せの動機付けは否定されると主張する。
しかし，引用発明に引用例２に記載の事項を適用する動機付けがあることは，先に説示したとおりである。引用例２に，「ガスは不活性ガスを使用」（【００１２】）と記載されていることは，上記判断を左右するものではない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
以上のとおり，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用する動機付けは存在しないとの原告の主張は，いずれも理由がない。
環状ノズルに供給されるガスについて
ア本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」の用語については，本願明細書に使用例がなく，定義もされていないため，文字どおり，雰囲気ガス中に酸素が混在しているものをいうと解するのが相当である。
引用発明は，チャンバー内を窒素と酸素の組成物からなる冷媒ガスで満たすものであるところ，このチャンバー内を満たす冷媒ガスは，以下のとおり，窒素と酸素が混在した状態のものと認められる。すなわち，引用発明においては，窒素ガスと酸素ガスはそれぞれ別に供給され，各ガスがチャンバーに放出されるが，このような場合でも，チャンバー内では，通常，乱流が生じて窒素と酸素が混合することは，技術常識である。また，引用例１（甲３）には，「不活性の冷媒ガスに酸素を添加する」（２頁１欄最下行），「冷媒ガス組成における酸素の配合にあたっては必ずしも純酸素であることを要せず，圧縮空気の使用が許される。」（２頁２欄２６行～２８行），「酸素に代えて圧縮空気を用いても前記した適量範囲の酸素を含み，他は不活性ガスである冷媒ガスが容易に得られる」（２頁２欄３１行～３３行）と記載されており，引用発明においては，窒素，酸素及びその他のガスの混合物である空気の使用が許容されている。これらの点に照らせば，引用発明のチャンバー内を満たす冷媒ガスは，窒素と酸素が混在した状態のものと認められる。
上記のとおり，引用発明のチャンバー内を満たす冷媒ガスが，窒素と酸素が混在した状態のものであるとすれば，環状ノズルからチャンバー内に噴射するガスも，この冷媒ガスと同じ状態のもの，すなわち，窒素と酸素が混在した状態のものを用いることが自然である。
また，この環状ノズルからチャンバー内に噴出するガスを，ガス供給源から環状ノズルに供給する際に，窒素と酸素をそれぞれ別に供給するか，あるいは，あらかじめ窒素と酸素を混合し，上記の冷媒ガスのように，窒素と酸素が混在した状態のものを供給するかは，当業者が適宜選択しうる設計的事項である（いずれの方法を採用しても，環状ノズルからチャンバー内に噴出されるガスが，窒素と酸素が混在した状態のものであることに変わりはない。）。
そうすると，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用するに当たり，ガス供給源から環状ノズルに供給され，かつ，環状ノズルからチャンバー内に噴射するガスとして，冷媒ガスと同じように，窒素と酸素が混在した状態のもの，すなわち，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」を用いることは，当業者にとって自然な選択である。
イ原告の主張について
ａ原告は，引用発明の「窒素と酸素との組成物からなる冷媒ガス」は，雰囲気ガスである窒素中に酸素が含有されているガス又は混在しているガスではなく，酸素の比重が窒素の比重よりも大きいことから，酸素と窒素がチャンバー内で混在することはなく，チャンバーの上下方向において分離した状態になることが想定されるとして，引用発明の「窒素と酸素との組成物からなる冷媒ガス」は，本願発明の「酸素含
有雰囲気ガス」に相当するとはいえないと主張する
。しかし，前記アのとおり，引用発明においては，チャンバー内を満たす冷媒ガスは，窒素と酸素が混在した状態のものであり，チャンバーの上下方向において分離した状態になるものではない。したがって，原告の上記主張は，その前提において理由がなく，採用することができない。


ｂ原告は，本願発明では，「ガス供給管は，酸素含有雰囲気ガスが供給」されるから，粒状化室内に放出される前に，ガス供給管の内部で，既に酸素と雰囲気ガスとが混ざり合った酸素含有雰囲気ガスが生成され，この酸素含有雰囲気ガスが「粒状化室内に放出」されるのに対して，引用発明では，「窒素ガスと，酸素ガスがそれぞれ別に供給され，各ガスをチャンバーに放出する」ため，窒素ガスと，酸素ガスとは，ガス供給管内では別々であり，粒状化室内に放出されて初めて混在し始めるから，粒状化室内で見た場合，引用発明の窒素と酸素とが混在したガスの形態は，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」とは異なったものとなるとも主張する。
しかし，先に説示したとおり，引用発明においては，窒素ガスと酸素ガスはそれぞれ別に供給され，各ガスがチャンバーに放出されるが，このような場合でも，チャンバー内では，通常，乱流が生じて窒素と酸素が混合することは，技術常識であり，また，引用例１において，窒素，酸素及びその他のガスの混合物である空気の使用が許容されていることも踏まえると，チャンバー内を満たす冷媒ガスは，窒素と酸素が十分に混合され，両者が混在した状態のものといえる。したがって，引用発明のチャンバー内を満たす冷媒ガスと，本願発明の粒状化室内に放出される「酸素含有雰囲気ガス」とを区別することは困難である。
したがって，原告の上記主張も採用することができない。ｃ原告は，引用例２においては，環状ノズルとガス供給源との関係が明らかでないから，引用例２に記載の事項から，ガス供給源から送られたガスが，「酸素含有雰囲気ガス」として，環状ノズルに供給されることを導くことはできないと主張する。
しかし，先に説示したとおり，引用例２においては，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用するに当たり，ガス供給源から環状ノズルに供給され，かつ，環状ノズルからチャンバー内に噴射するガスとして，冷媒ガスと同じ，窒素と酸素が混在した状態のものを用いることは，当業者が容易に想到することであり，ガス供給源から送られたガスが，「酸素含有雰囲気ガス」として，環状ノズルに供給されることを導くことができる。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
原告は，本願発明は，酸素含有雰囲気ガスによって，「ナノコンポジット構造を有する金属粒子」（甲１【００１６】）を得ようとするものであるから，酸素含有雰囲気ガスにおいて，酸素ガスが雰囲気ガスであるアルゴンガスと均一化されていなければ，溶融金属が固化して真球に近い状態になる極短時間の間に，ナノコンポジット化することはできないのに対して，引用例１は，酸素ガスの供給が，ナノコンポジット構造を有する金属粒子の生成に寄与することまで開示するものではなく，引用発明は，その目的が，「表面が滑らかでさらさらした球状の金属粒子を低コストにおいて量産する手段を提供すること」にあるから，金属粒子の表面が酸化されれば良く，ナノコンポジット構造のように，金属粒子の内部まで酸化する必要はなく，また，引用例２は，酸素ガスを供給して，ナノコンポジット構造を有する金属粒子を生成することまで開示するものではないとして，引用発明に引用例２を組み合わせることによって，相違点に係る構成に到達することはないと主張する（前記第３の３。しかし，本願発明が，ナノコンポジット構造の金属粒子を得ることを目的とするものであるか否かにかかわらず，また，引用例１及び２に，ナノコンポジット構造の金属粒子を得ることについて記載されているか否かにかかわらず，本願発明が，引用発明に引用例２に記載の事項を適用することにより，本願発明の「酸素含有雰囲気ガス」に到達することができることは，先に説示したとおりである。
したがって，原告の上記主張も理由がない。
本願発明の効果について
原告は，本願発明は，酸素含有雰囲気ガスによって，「内部構造は，金属の微小粒子の集合体であって，個々の微小粒子が金属酸化物，或いは空隙により相互に隔離されているナノコンポジット構造を有する金属粒子」（甲１【００１６】）を得ることが可能となり（作用効果ａ），また，金属粒子を均一，均質に形成することができ，物理的特性が等方的な導電体を実現することができるものであり（作用効果ｂ），これらの作用効果は，引用発明及び引用例２に記載の事項から予測することはできず，本願発明に特有の顕著な作用効果であると主張する。
しかし，まず，原告のいう作用効果ａについては，先に説示したとおり，引用発明に引用例２に記載の環状ノズルを適用するに当たり，ガス供給源から環状ノズルに供給され，かつ，環状ノズルからチャンバー内に噴射するガスとして，冷媒ガスと同じ，窒素と酸素が混在した状態のものを用いることは，当業者が容易に想到することであるから，酸素含有雰囲気ガスによって，ナノコンポジット構造を有する金属粒子を得ることが可能となるとの原告の主張を前提とすれば，作用効果ａは，引用発明に引用例２に記載の事項を適用することにより自ずと奏されるものである。
また，原告のいう作用効果ｂについても，金属粒子を均一，均質に形成できるという点は程度問題であり，引用例１や引用例２においても，金属粒子は少なからず均一，均質に形成されていると解されるから，格別のものとはいえない。また，物理的特性が等方的な導電体を実現できるという点については，本願明細書に何ら記載されておらず，本願明細書の記載に基づく主張ではないから，この点をもって，本願発明が進歩性を有するということはできない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
小括
以上によれば，原告主張の取消事由３は理由がない。
４結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はない。
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官       石    井    忠    雄裁判官       西              理    香裁判官       田    中    正    哉
（別紙）
【引用例１の図１】


平成２３年１１月２８日判決言渡
平成２３年（ネ）第１００４４号損害賠償請求控訴事件（原審・横浜地裁小田原支部平成２２年（ワ）第１０８７号）
口頭弁論終結日平成２３年１０月１２日
判決
控訴人                               Ｘ訴訟代   理人弁   護士                              石橋輝   之被控訴   人                             Ｙ
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２被控訴人の請求を棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。第２事案の概要（略号は原判決の例による。）
本件は，被控訴人が作詩・作曲した楽曲「羅針盤」（本件楽曲）を，控訴人が，平成２１年３月１７日に被控訴人に無断で東京東高円寺のライブハウスで開催されたコンサートにおいて演奏歌唱したことを理由に，被控訴人（一審原告）が控訴人（一審被告）に対し，不法行為による損害賠償金１３０万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は，上記請求を損害賠償金３万円と遅延損害金の支払を命じる限度で認容し，その余を棄却したので，これに不服の控訴人（一審被告）が本件控訴を提起したものである。
第３当事者の主張
以下のとおり付加するほか，原判決記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決４頁１行目の「音便」を「穏便」と訂正する。）。
１当審における控訴人の主張
(1)本件著作権侵害行為について慰謝料は認めるべきでないことア著作権は財産権であるところ，財産権の侵害によって生じるのは，原則として財産的な損害のみであって，そのてん補のみによっては十分に損害を回復することができない等の特段の事情がある場合に限り，慰謝料請求が認められると解される（東京地裁平成２２年６月２日判決，知財高裁平成２２年１０月２８日判決）。同旨の裁判例は，東京地裁平成元年１０月６日判決，東京地裁平成１５年３月２８日判決及び東京地裁平成１７年７月２０日判決などがある。
ところが，原判決は，「原告は，本件楽曲の著作権侵害の使用料相当額の経済的損害のみを求めているわけではなく，その後被告自身のブログへの書き込みや謝罪にも応じず，使用料の要求にも一旦は承諾しながらその後全く支払われない一連の経緯による精神的苦痛に対する慰謝料を請求しているもので，この点を含めて損害を検討すべきである。」と判示している。かかる原判決の判断内容からすると，原判決は，著作権侵害行為について財産的損害のみならず，精神的苦痛に対する慰謝料が請求されれば，何らの留保なく当然に慰謝料も認められると考えているようである。実際，原判決は，上記「その（財産的損害の）てん補のみによっては十分に損害を回復することができない等の特段の事情」につき何ら判断することなく，「被告による本件楽曲の無断使用による原告の損害は，経済的精神的損害を含めて３万円程度と認めるのが相当である。」と判示して，著作権侵害による慰謝料を認めている。
イ仮に，原判決のうち後記摘示部分が「特段の事情」について検討した部分であると善解したとしても，やはり「特段の事情」が認められないことは明らかである（後記摘示部分は「特段の事情」についてではなく，慰謝料額の考慮要素を列挙しているにすぎないと解されるが，念のため検討する。）。
(ｱ)まず，原判決は，「原告にとって本件楽曲は，原告自身の職業活動及び作詞作曲家としての作品の自己表現上重要なものである」という点を強調している。しかし，楽曲の創作が「職業活動」であることが慰謝料額と何の関係があるのか不明である。プロの作曲・作詞家として楽曲を創作している人と，趣味で楽曲を創作している人とで，精神的苦痛に違いがあると考える根拠がない。むしろ，第三者に楽曲を提供することをもともと予定しているプロであるなら，日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）の基準による財産的損害のてん補を受ければ十分であって，第三者への楽曲提供を予定せず，趣味で楽曲を創作した人が当該楽曲を第三者に勝手に使用された場合の方が精神的苦痛は大きいとも考え得る。次に，原判決の「作詞作曲家としての作品の自己表現上重要なもの」という点については，著作物は，「思想又は感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」（著作権法２条１号）のであるから，著作物が自己表現のたまものであることはいうまでもなく，本件楽曲について，ことさらに自己表現の結果創作されたということを強調する理由はない。なお，本件楽曲が他の作品に比べ，被控訴人にとってより重要な自己表現物であるという事情は，被控訴人より一切主張されていない。
(ｲ)原判決は，上記のほかに「あたかも承諾の下で使用していたような内容をブログで公表し，これを見た観客からも，書き込みなどの反響があったという経緯，その後，原告が謝罪を求めて無断使用に対する金銭の支払いを求めて一旦は承諾しながら，その後無視するような態度をとっていたことなど」を重視しているようである。
しかし，控訴人のブログ（甲２）をみても，控訴人が「あたかも承諾の下で使用していたような内容をブログで公表し」た事実などなく，単に，ルナ・ピエーナ時代のオリジナル楽曲である本件楽曲を歌ったという事実が記載されているだけである。
次に，「これを見た観客からも，書き込みなどの反響があった」という点に関しても，原判決も認定しているように，当該ブログへの書き込みは，控訴人による本件楽曲の歌唱を絶賛しているのであって，控訴人による演奏，歌唱によって本件楽曲の評価が損なわれたという事実はない。


「原告が謝罪を求めて無断使用に対する金銭の支払いを求めて一旦は承諾しながら，その後無視するような態度をとっていたこと」についても，まず，「無視するような態度」が具体的に何を指すのか不明である。控訴人が被控訴人に対し連絡をしなかったことを指すのであれば，かかる事実が「（財産的な損害の）てん補のみによっては十分に損害を回復することができない等の特段の事情」に当たるとは到底いえない。控訴人から連絡がなかったのであれば，早急に調停や訴訟等を提起すればすむ問題である。また，被控訴人は，一方的に６万３０００円もの高額な楽曲使用料を請求し（甲４），しかもそれを日本赤十字社に匿名で寄付するよう要求し，これを拒否した場合には，「私の持つ『切り札』をもって対処させて頂きますので予めご了承願います。」などと不可解かつ脅迫的な要求をしてきている（乙４）。これを受けて，控訴人が被控訴人との連絡を絶ったとしても，控訴人を責めることはできない。さらに，当時，被控訴人は，控訴人の夫から，控訴人との不貞行為を原因とする損害賠償請求訴訟を提起されているという状況にあって，控訴人と被控訴人が頻繁にやりとりすることは不適切な状態にあったのである（控訴人は，かかる事実につき原審で主張していない。）。とすれば，この「原告が謝罪を求めて無断使用に対する金銭の支払いを求めて一旦は承諾しながら，その後無視するような態度をとっていたこと」についても，「特段の事情」に該当するような事実とは到底いえない。なお，被控訴人から控訴人に楽曲使用料の請求があったのは一回だけであり（乙４のメールに甲４の請求書が添付されていた。），何度も請求を受けたにもかかわらず控訴人がその度に無視をしたというような事実は存在しない。
(ｳ)以上の次第で，仮に原判決のうち上記摘示部分が「特段の事情」について検討した部分であると善解したとしても，やはり，本件において「特段の事情」が認められる余地はない。
(2)損害額はＪＡＳＲＡＣの楽曲使用料を基に算定すべきであること本件において被控訴人に生じた財産的損害は著作権料相当額である。そして，著作権料相当額は，日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）の楽曲使用料を基に算定するのが合理的である。ＪＡＳＲＡＣは，「著作権等管理事業法」に基づき，文化庁長官の登録を受けた音楽著作権等管理事業者であり，管理委託契約により国内の多くの音楽の著作物の著作権者からその著作権又は支分権（演奏権，録音権，上映権等）につき信託を受け，国内の放送事業者をはじめ，レコード，映画，出版，興行，社交場及び有線放送等各種の分野における音楽の著作物の利用者に対して，その利用を許諾し，その対価として利用者から著作物使用料を徴収し，これを内外国の著作権者に分配している。そして，ＪＡＳＲＡＣは，日本国内の大半の音楽著作物について管理委託業務を行っており，ＪＡＳＲＡＣの著作権使用料についての算定方法が日本国内において最も著作権使用料の算定方法として普及していて，これを利用することが最も公平といえる。
そして，ＪＡＳＲＡＣの楽曲使用料は，以下の方法にて算出される（乙５）。〔（入場料×定員数×８０％）×使用料率０．４％〕×曲数×１．０５本件においては，入場料は２５００円，定員数は４０名であった。したがって，その使用料は，〔（２５００円×４０名×８０％）×０．４％〕×１曲×１．０５＝３３６円となる。
以上の次第で，被控訴人に生じた財産的損害は３３６円となる。
２当審における被控訴人の主張
被控訴人は，本訴において，控訴人に対して使用料の請求をしてから１年半も放置されたこと，控訴人が謝罪しないことを含め，慰謝料を請求しているものであり，慰謝料は少なくとも５０万円が相当であって，原判決が認めた３万円という金額には不満があるが，これを受け入れる。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，被控訴人の本訴請求につき，金３万円と遅延損害金の支払いを命じた原判決が高きに失するということはできないと判断する。その理由は，以下に付加するほか，原判決記載のとおりであるからこれを引用する。１原判決が著作権侵害につき慰謝料を認めたことについて(1)証拠（甲４ないし６，乙４）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，控訴人が平成２１年３月１７日の本件コンサートにおいて本件楽曲を無断で歌唱したことを知り，謝罪を求めたところ，これに応ずる気配がなかったため，同年４月８日，件名を「楽曲使用料請求書」とするＥメール（乙４）を送付し，合計６万３０００円の（日本赤十字社への寄付という形での）支払を請求したところ，控訴人が，同年５月１日，「楽曲使用料の支払に不服はないが，条件に不明な点があるので，改めて連絡する」旨のＥメール（甲５）を送付してきた。しかし，控訴人からその後の返事がなく，謝罪もないため，平成２２年１０月４日に厚木簡易裁判所あてに本件訴訟を提起したこと（その後，本件訴訟は横浜地裁小田原支部に移送された。），被控訴人は，著作権侵害に加え，控訴人による上記の事後的対応等を含め，本件での一連の事実経過をとらえて不法行為であると主張し，その損害賠償請求をしたことが認められる。
(2)以上によれば，控訴人がいったんは著作権侵害として６万３０００円の使用料を支払うことを約した本件において，著作権侵害を含む一切の不法行為につき損害賠償金の支払を命じることに問題はない。
なお，控訴人は，本件において「特段の事情」がないことを縷々主張するが，前記のとおり，被控訴人は，著作権侵害のみではなく控訴人の事後的対応等を含めた一連の事実経過をとらえて不法行為であると主張しその損害賠償請求をしているものであるから，「特段の事情」の有無によって本件の結論が影響を受けるものではない。
２損害額について
控訴人は，本件において，ＪＡＳＲＡＣの楽曲使用料に基づいて本件楽曲の著作権使用料を計算すれば３３６円となる旨主張する。しかし，前記１で検討したとおり，本件において被控訴人は，著作権侵害を含む一切の不法行為として損害賠償を請求しているものと認められるところ，控訴人がいったんは６万３０００円の支払に半ば同意したかのような前記事情も考慮すると，損害賠償金として３万円の支払を命じることが高きに失するということはできない。
３結論


平成２４年９月１４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官
平成２２年（ワ）第４１１号実績補償金請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月５日
判決
静岡県沼津市〈以下略〉
Ａ原告                               Ｂ原告ら訴訟代理人弁護士                              小林郁   夫同                                鷹見雅   和
東京都港区〈以下略〉
被告                               住友金   属鉱山   株式会   社訴訟代   理人弁   護士                               中川康   生同                                川添大   資同                                村井    隼訴訟復   代理人   弁護士                                山本卓   典
東京都港区〈以下略〉
被告                               日本ケ   ッチェ   ン株式   会社訴訟代   理人弁   護士                               澤井憲   子同                                野本    彰同                                石川賢   吾
主文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告らは，原告らそれぞれに対し，連帯して各６５００万円及びこれに対する平成２２年２月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，被告住友金属鉱山株式会社（以下「被告住友金属鉱山」という。）の元従業員である原告らが，被告日本ケッチェン株式会社（以下「被告日本ケッチェン」という。）が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権（日本国特許，米国特許及び欧州特許各１件）に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は，原告らが共同で行った職務発明であり，その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが，被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること，被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し，研究施設を提供し，原告らに対する指揮監督を行ったことなどから，上記職務発明との関係では，被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し，被告らに対し，上記特許を受ける権利のうち，米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下「特許法旧３５条」という。）３項及び４項の規定の類推適用に基づき，各６５００万円及なお，原告らが，被告らに対し，上記特許を受ける権利のうち，日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟（東京地方裁判所平成１９年(ワ)第５４３６号事件。以下「前訴」という。）が，平成２０年１２月２５日，裁判上の和解により終局しており，本件では，米国特許及び欧州特許に２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア原告Ａは，昭和４２年４月１日に被告住友金属鉱山に入社し，平成１５年１月３１日に定年退職した。
イ原告Ｂは，昭和４３年１０月２１日に被告住友金属鉱山に入社し，平成１７年３月３１日に定年退職した。
ウ被告住友金属鉱山は，化学工業及び石油製品製造業等を目的とする株式会社である。
エ被告日本ケッチェンは，昭和４５年４月９日に，被告住友金属鉱山及びオランダ法人であるKoninklijkeZwavelzuurfabriekenVoorheen   Ketjen以下「ケッチェン社」という。）の共同出資（出資比率各５０％）により設立された，化学触媒及びその担体の製造，販売等を目的とする株式会社(2)原告らの職務発明及び特許を受ける権利の譲渡等ア原告ら，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ及びＨの８名（以下「原告ら８名」という。）は，被告住友金属鉱山に在職中に，別紙特許目録１ないし３記載の各特許本件発明は，その性質上被告住友金属鉱山の業務範囲に属し，かつ，本イ被告住友金属鉱山は，原告ら８名から，本件発明に係る特許を受ける権利（外国における特許を受ける権利を含む。以下同じ。）を承継した。被告住友金属鉱山は，本件発明について，別紙特許目録１記載のとおり，平成５年１１月１５日に日本の特許庁に特許出願をし，平成１１年３月１９日に特許権（以下「本件日本国特許権」といい，この特許を「本件日本国特許」という。）の設定登録を受けるとともに，同目録２及び３記載のとおり，１９９３年（平成５年）１１月１８日に米国特許商標庁及び欧州特許庁にそれぞれ特許出願をし，１９９５年（平成７年）１１月２１日に米国特許商標庁において特許権（以下「本件米国特許権」といい，この特許を「本件米国特許」という。）の設定登録を受け，１９９８年（平成１ウ被告住友金属鉱山は，平成１６年３月２４日，被告日本ケッチェンに対し，本件日本国特許権，本件米国特許権及び本件欧州特許権（以下，これらを併せて「本件各特許権」といい，これらの特許を「本件各特許」という。）を含む「炭化水素油の水素化処理触媒」に関する複数の特許権等をこれにより，本件日本国特許権については平成１６年５月７日に，本件米国特許権については同年８月１０日に，本件欧州特許権については同年１２月１日に，それぞれ被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェンへ移転エ(ア)被告日本ケッチェンは，前記ウにより本件各特許権の譲渡を受けた後，被   告日本   ケッチ   ェンが   オラン   ダ法人   である   AkzoChemicalsInternationalB.V.（旧商号はAkzoChemie   B.V.。以下「アクゾ社」とAkzoChemicalsB.V.に商号変更。以下「アクゾケミカルズ社」という。）及び米国法人であるAkzoChemieAmerica（以下「アクゾアメリカ社」という。）の３社（以下「アクゾ社３社」という。）との間で●（省略）(イ)米国法人であるAlbemarle   Corporation（以下「アルベマール社」という。）は，平成１６年８月２日，アクゾ社の触媒事業部門を買収するとともに，アクゾ社から，同社が保有する被告日本ケッチェンの株式その際，アルベマール社は，アクゾ社から，被告日本ケッチェンからの本件米国特許及び本件欧州特許についての前記(ア)の実施許諾も引(3)被告日本ケッチェン，アクゾ社及びアルベマール社による水素化処理触
媒の製造販売等


ア被告日本ケッチェンは，平成１０年から，日本において，「Super   TypeⅡActiveReaction   Sites」と称する一連の水素化処理触媒（以下「ＳＴ被告日本ケッチェンが製造販売するＳＴＡＲＳ触媒は，本件日本国特許イアクゾ社は，平成１０年から，米国及びオランダ等の海外において，ＳＴＡＲＳ触媒の製造販売を開始し，平成１６年８月２日以降は，アクゾ社の触媒事業部門を譲り受けたアルベマール社が，海外において，ＳＴＡＲ(4)被告住友金属鉱山の職務発明に関する定め
被告住友金属鉱山は，昭和６２年８月１日，その従業員が行った職務発明等に関し，「特許管理規程」（その後，「特許等管理規程」に名称変更。以下「本件規程」という。）及び「発明等およびノウハウに対する補償ならび本件規程及び本件細則は，数次にわたる改正を経ており，本件各特許権が被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェンへ譲渡される前の直近の最終改正実施日は，本件規程については平成１６年１月１日，本件細則については上記制定実施時及び上記最終改正実施時の本件規程及び本件細則には，次
ア本件規程
(ア)昭和６２年８月１日制定実施時の本件規程（乙１。以下「乙１規程」という。）
第１条この規程は，特許管理の充実を図り，特許制度を有効に利用することにより当社の発展に寄与することを目的とする。」
「（発明等およびノウハウの権利の帰属）
第４条当社は，国内および国外において特許等を受ける権利，およびノウハウに対する権利を含め，職務発明を利用処分する一切の権２．発明者は，発明等が業務発明であるとの認定を受けたときは，部門長との協議により，その業務発明について特許等を受ける権利ま
「（承継した発明等に対する補償金の支払）
第１３条当社は，承継した職務発明に関し，つぎの補償金を支払う。
１）出願補償金
「（発明等に対する補償金ならびに表彰の取扱い）
第１５条前２条の取扱いの細部については「発明等およびノウハウに対する補償ならびに表彰に関する細則」に定める。」
「付則
昭和６２年７月３１日以前に登録された特許等に対する実績補償(イ)平成１６年１月１日改正実施時の本件規程（甲１５。以下「甲１５規程」という。）
「（目的）
第１条この規程は，発明，考案，意匠の創作を奨励するとともに，その発明者としての権利を保障し，あわせて発明等によって得られた特許権，実用新案権，意匠権およびそれらを受ける権利の管理の充実を図り，工業所有権制度を有効に利用することにより，会社の
「（職務発明の帰属）
第１３条会社は，社員が職務発明を行った場合，特許等を受ける権利，当該発明を利用処分する一切の権利を社員から承継する。」「（特許権等の実施状況調査および特許権等の維持または放棄）第２８条知的財産部長は，定期的に会社の保有する特許権等の実施状況を調査するものとする。
２．（省略）
３．知的財産部長は，前項の実施状況調査の結果に基づき，必要度等を吟味したうえで，特許料の納付，放棄等の手続を行う。」
「（承継した発明等に対する補償金の支払）
第３７条会社は，職務発明について，次に該当する事態が発生した場合は，発明者に対して，次のとおり補償金を支払うものとしその１）当該発明等を出願または公開技報への掲載をした場合：出願補償金
２）当該発明等が特許権等として登録等された場合：登録補償金３）当該発明等が，特許相当ノウハウとして認定された場合：特許相当ノウハウの承継補償金
４）当該発明等が，実施され，一定の実績が認定された場合：実績補償金」
「付則
昭和６２年７月３１日以前に登録された特許等に対する実績補償
イ本件細則
(ア)昭和６２年８月１日制定実施時の本件細則（乙２。以下「乙２細則」という。）
第１条この細則は，社員の発明等およびノウハウに対する補償ならびに表彰の取扱いについて定める。」
「（発明等に対する補償）
第３条当社は，社員から承継した職務発明に関し，発明者に対してつぎの各号に定める補償金を支払う。
ａ）特許出願をした場合            １件    ５，０００円２）登録補償金
ａ）特許権が設定登録された場合    １件１０，０００円３）実績補償金
ａ）発明等が特許権等として登録された場合，別に定める評価方式に従って登録時をその実施状況の基準とする等級を発明実施部門の評価をもとに特許室長が決定し，その等級に応じて発特級        １００万円
１級          ５０万円
２級          ２５万円
３級          １０万円
ｂ）実績補償金の支払いは，発明等１件につき１回限りとする。ｃ）特許権等として登録された時に不実施であった発明等が，その権利の有効期間中に実施された場合は，発明等の実施をした部門長の申請により実績補償金を発明者に支払うことができ「（補償に関する通則）
第５条
（１.ないし４．，６．ないし８.，１０．，１２．ないし１５．省略）５．１件の職務発明に発明者が２名以上いる場合，補償金は各人の持分に応じて分割して支払う。
９．補償金は，発明者が退職しまたは死亡した後であっても支払うことができる。
１１．日本出願を伴う外国出願については，出願補償金，登録補償金は支払わない。」
(イ)平成１６年３月１日改正実施時の本件細則（甲１０。以下「甲１０細則」という。）
第１条この細則は，特許等管理規程第３７条に基づき，社員の発明等および特許相当ノウハウに対する補償の取扱いについて定め
「（出願等補償金）
第２条当社は，社員から承継した職務発明に関し，出願または公開技報への掲載をした場合は，発明者に対して，次のとおり補償金を１）特許出願をした場合            １件    ５，０００円（以下，省略）」
「（登録補償金）
第３条当社は，社員から承継した職務発明を出願し，登録された場合は，発明者に対して，次のとおり補償金を支払う。
１）特許権が設定登録された場合    １件１０，０００円（以下，省略）」
「（実績補償金）


第４条当社は，発明者から職務発明を承継し，当該職務発明が特許権等として登録され，当該職務発明について以下のいずれかに該当する事態が発生したときは，当該発明者に対して，当該案件ごとに１）当社が第三者（子会社を含む，以下同じ）に対し職務発明にかかる特許権等の実施を許諾し実施料収入を得た場合（以下当該実２）当社が職務発明にかかる特許権等を事業において実施し，本細則に定める一定の実績があがった場合（以下当該実施を「社内実２．本条に基づき実績補償の対象となる特許権等を対象特許権等という。
３．対象特許権等が無効となった場合には，実績補償を打ち切るものとする。知的財産部長は，対象特許権等について無効審判が提起された場合または裁判上で無効が争われた場合には，その審判または判決確定まで実績補償を停止することができる。この場合，実績補償を停止せずに発明者に支払いを行った実績補償金は返還を求め
「（実績補償金の算定方法）
第５条第三者実施許諾の場合の対象特許権等の実績補償金の算定方法は，以下のとおりとする。
実績補償金＝（実施料－経費）×発明者の発明等完成への貢献度ノウハウの実施許諾にかかる対価および技術指導料を含まない。２）経費とは，営業費等対象特許権等の実施料の取得に要した費用および対象特許権等の出願・維持に関する費用をいう。３）（省略）
４）発明者の発明等完成への貢献度とは，「１－会社の貢献度」をいう。この場合，会社の貢献度は，評価表２（発明等完成に占め２．社内実施の場合の対象特許権等の実績補償金の算定方法は以下のとおりとする。
実績補償金＝（推定実施料－経費）×発明者の発明等完成への貢１）推定実施料の算定は，当該対象特許権等を用いて製造された製品（以下「特許利用製品」という）の増分売上総利益を基に算定する方法と，特許利用製品に関する費用削減額を基に算定する方法のいずれかによる。いずれの方法を選択するかは，当該発明等の性格に応じて発明実施部門の長が知的財産部長と協議の上決定する。なお，特許利用製品の増分売上総利益は，当該特許権等を用いた製品を含む原価計算製品群の増分売上総利益に等しい「（実績補償の手続）
第７条実施効果調査は，特許等管理規程第２８条による実施状況調査において，第三者実施許諾または社内実施が行われていることが判明した特許権等について，評価の回数，特許等の実施時期等を考１）登録後初めて実施効果が評価される特許権等（以下，「初回評
価対象特許権等」という）
特許責任者は，実施効果調査の時点において第三者実施許諾の開始年度または社内実施の開始年度のいずれか早い年（以下「開始年度」という）から４年を経過しているものについて，当該特許権等の開始年度から実施効果調査の前年度までの実施効果を評価し，実施効果調査書（別紙１）を知的財産部長に提出し，評価申請を行う。ただし，当該特許権等の公開日が開始年度以後である場合，その評価期間はその公開日を含む年度（以下「公開年２）登録後，既に実施効果の評価を受けている特許権等（以下，「定期的評価対象特許権等」という）
特許責任者は，第１回目の実施効果の評価が行われてから対象特許権等の消滅まで４年ごとに当該期間中の実施効果の評価を行い，実施効果調査書を知的財産部長に提出し，評価申請を行う。３）第１号または第２号によらずに評価を行う特許権等（以下，「臨
時評価対象特許権等」という）
第１号および第２号にもかかわらず，次の場合は，第１号または第２号において４年を経過していない特許権等であっても，特許責任者は，第１号においては開始年度（第１号但書の場合は公開年度）から，第２号においては前回の評価が行われた年度から期間中の実施効果の評価を行い，実施効果調査書を知的財産部長①当該各号に規定する特許調査対象年度において特許権等の譲
渡が行われた場合
②特許期間が満了する場合
（２.及び３.省略）
４．知的財産部長は，前条及び実施効果調査書に基づき，評価を行い，実績補償金額を決定し，その結果を当該対象特許権等の所管部門お
（以下，省略）」
「（補償に関する通則）
第９条
２．１件の職務発明に発明者が２名以上いる場合，補償金は各人の持分に応じて分割して支払う。
５．補償金は，発明者が退職し，または死亡した後であっても，支払う。
６．日本出願を伴う外国出願については，出願補償金，登録補償金は，支払わない。」
「付則
２００３年３月３１日以前に旧細則第６条に基づき実績補償金の
３争点
本件の争点は，被告日本ケッチェンが，本件発明との関係において，被告住友金属鉱山と共に，特許法３５条１項所定の職務発明の「使用者等」に該当するものとして，原告らに対し，本件発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の支払義務を負うものといえるか（争点１），原告らが支払を受けるべき本件発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の額（争点２)，原告第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告日本ケッチェンの「使用者等」該当性）について
(1)原告らの主張


ア本件発明は，被告日本ケッチェンが平成３年４月に被告住友金属鉱山に対し水素化処理触媒に関する研究開発を委託（以下，この委託に係る委託契約を「本件委託契約」といい，本件委託契約に基づく研究を「本件委託そして，被告住友金属鉱山と被告日本ケッチェンとの間の資本関係，人的交流関係，従業員処遇関係，水素化処理触媒事業に関する契約関係，被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェンへ本件各特許権が●（省略）●され，被告日本ケッチェンが同事業を独占的に行っていることなど被告ら両社は極めて緊密な関係にあること，被告日本ケッチェンは，本件委託研究の費用の一切を実質的に負担し，研究施設を提供し，原告ら研究者に対する指揮監督を行ったことなどに鑑みれば，本件発明は，被告住友金属鉱山のみならず，被告日本ケッチェンの業務範囲にも属するものであり，原告ら本件発明との関係においては，被告日本ケッチェンは，被告住友金属鉱山と共に，特許法３５条１項所定の職務発明の「使用者等」に該当するといイすなわち，①資本関係では，被告住友金属鉱山の資本金が９３２億円を超えるのに対し，被告日本ケッチェンの資本金は４億８０００万円にすぎず，また，被告住友金属鉱山の事業目的は，鉱業及び採石業を始めとして３１事業に及んでいるが，触媒事業の記載はないのに対し，被告日本ケッチェンの事業目的は，「化学触媒およびその担体の製造販売」であること，②被告住友金属鉱山は，被告日本ケッチェンの株式５０％を保有する株主として，被告日本ケッチェンの社長及び役員を代々送り込み，被告日本ケッチェンの経営に被告住友金属鉱山の経営方針を反映させ，また，被告日本ケッチェンの予算についても，まず被告住友金属鉱山の所管事業部の承認が必要であり，当該所管事業部は，被告日本ケッチェンを他の子会社と同様な扱いをしていたこと，③被告住友金属鉱山は，研究部門の従業員等を被告日本ケッチェンに送り込み，被告ら両社は頻繁に人事交流を行って被告住友金属鉱山のそれらと同じであることが，被告ら両社の人事交流を容易にしていたこと，④被告日本ケッチェンの社員の処遇は，被告住友金賞与査定も，被告住友金属鉱山の所管部署が被告住友金属鉱山の社員を含めたところで一律に行っており，被告日本ケッチェンの社員は，被告住友金属鉱山の社員あるいは子会社の社員と同様に扱われていたこと，⑤被告らにおいては，水素化処理触媒事業に関し，被告ら間で昭和４５年４月１０日に「技術援助契約」（甲７）を締結し，その後，１９９１年（平成３年）６月１０日に被告住友金属鉱山，被告日本ケッチェン，アクゾ社及びアクゾケミカルズ社間で委託研究等に関する契約（甲１４，乙６）を締結し，さらには，平成６年６月２８日に被告ら両社間で研究委託契約（甲８）を締結した経緯がある中で，被告日本ケッチェンは，本件委託契約に基づいて，被告住友金属鉱山に対し，本件発明に係る水素化処理触媒に関する研究開発を委託したものであり，本件委託研究に関与したのは，原告らを始め被告住友金属鉱山の従業員であるが，被告日本ケッチェンが従業員の給与，研究経費等の費用の一切を実質的に負担し，研究施設を提供し，研究者に対する指揮監督を行ったものであり，被告住友金属鉱山は，本件発明に関し，主体的な立場ではなく，本件委託契約に従い被告日本ケッチェンの指導の下に研究開発を進めたにすぎないこと，⑥被告住友金属鉱山は，本件各特許権の全部を被告日本ケッチェンに●（省略）●し，被告日本ケッチェンが本件各特許権の実施による利益を独占し，一方で，被告日本ケッチェンの株式の５０％を保有する被告住友金属鉱山においては，被告日本ケッチェンの化学触媒事業の業績が向上すれば，被告日本ケッチェンの株式価格の値上がり及び受けるべき株式配当金の増額に連動して被告住友金属鉱山の利益が増大するのみならず，結果的に化学触媒に関する被告住友金属鉱山自身の企業イメージ，業績拡大が図られることなどによれば，被告日本ケッチェンは被告住友金属鉱山の支配を受け，又は，被告ら両社は一体でこのように被告ら両社が経営上も業務上も極めて緊密な関係にあることに鑑みれば，被告日本ケッチェンは，形の上では，被告住友金属鉱山及被告住友金属鉱山の一事業部あるいは一工場的な位置づけであったといまた，本件委託研究の遂行自体は，被告住友金属鉱山の業務であるが，本件委託研究は，前述のとおり，委託研究費用の一切を実質的に負担し，研究施設を提供した被告日本ケッチェンの指揮監督の下に進められ，本件委託研究の内容である水素化処理触媒事業は，被告日本ケッチェンの独占的事業にほかならず，本件委託研究の成果物である本件各特許権は，被告さらに，そもそも，本件委託研究の成果物である本件各特許権は，被告ら両社の共有とするはずであったが，被告日本ケッチェンの出願事務が円滑でなかったため，被告住友金属鉱山が単独で出願し，本件各特許権の設定登録を受けたにすぎないのであるから，被告ら両社には，本来の本件各特許権の持分に応じた実績補償金を原告らに支払う義務があるというべきであり，また，実際に，被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェンに本件各特許権が承継され，被告日本ケッチェンが本件各特許権の実施による利益を独占しているのであるから，上記承継に伴い，被告日本ケッチェンが被告住友金属鉱山の原告らに対する本件各特許権に係る実績補償金支ウ以上によれば，被告日本ケッチェンは，原告らが行った職務発明である本件発明との関係においては，被告住友金属鉱山と共に，原告らの「使用そして，従業者等が使用者等に対し職務発明に係る外国の特許を受ける権利を譲渡した場合におけるその譲渡に伴う対価請求については，特許法旧３５条３項の規定が類推適用されるから（最高裁判所平成１８年１０月１７日第三小法廷判決・民集６０巻８号２８５３頁参照），被告日本ケッチェンは，同条項の類推適用に基づき，原告らに対し，本件発明に係る特許を受ける権利の承継に係る相当の対価のうち，本件米国特許及び本件欧(2)被告日本ケッチェンの主張
ア特許法３５条１項の職務発明の「使用者等」とは，当該職務発明に対して中心的な援助を行った者であり，給与の実質的な支給者は誰かという点を最大のメルクマールにしつつ，研究施設の提供，研究補助者の提供，指揮監督命令等を総合的に勘案して，「使用者等」を決定すべきであり，職務発明がされた後に当該職務発明に基づく特許の利益を享受したにすぎしかるところ，原告らが行った本件発明は，本件委託研究を通じて発明物的体制及び人的体制等に照らせば，被告日本ケッチェンは，本件発明と
(ア)本件委託研究における経済的体制
ａ本件委託研究に要する費用は，原告らの給与を含め被告住友金属鉱山が負担していた。


ｂ一方，被告日本ケッチェンは，本件委託契約に基づき，毎年，被告住友金属鉱山と各年度の研究委託費を協議し，そこで定まった研究委託費を次の(ａ)ないし(ｃ)のとおり支払っていたが，これらの研究委託費は，被告住友金属鉱山に支払われたものであって，原告らへ支払われたものではない。また，被告日本ケッチェンは，定まった研究委託費を支払うのみであり，実際に被告住友金属鉱山が委託研究のため支出した費用により研究委託費が精算されたことはなく，いかなる意味においても，研究委託費の支払は，原告らへの給与の支払と捉えら(ａ)平成３年４月から平成４年３月      ●（省略）●(ｂ)平成４年４月から平成５年３月      ●（省略）●(ｃ)平成５年４月から平成６年３月      ●（省略）●
(イ)本件委託研究における物的体制
ａ本件委託研究は，平成３年４月から平成６年３月までの期間中，千葉県市川市にある被告住友金属鉱山の中央研究所の研究施設を利用一方，被告日本ケッチェンにおいては，平成４年１０月２８日に愛媛県新居浜市の新居浜工場で行われたスケールアップテスト１回を除き，被告日本ケッチェンの研究施設を使用して本件委託研究が行わ上記スケールアップテストは，本件委託研究が平成４年に商業化のための研究段階に達したが，被告住友金属鉱山には水素化処理触媒の製造ラインがなかったため，被告日本ケッチェン新居浜工場の水素化処理触媒の製造ラインを使用して，本件委託研究に関する水素化処理ｂこのように本件委託研究において被告日本ケッチェンの施設が使用されたのは，上記スケールアップテストの時だけであり，３年にわたる本件委託研究において，わずか１日だけ被告日本ケッチェンの施設を使用したことをもって，被告日本ケッチェンが本件発明に対し研また，上記スケールアップテストは，被告住友金属鉱山側で立案され，被告住友金属鉱山側の指揮の下で行われたものであり，被告日本
(ウ)本件委託研究の人的体制
本件委託研究は，被告住友金属鉱山の研究開発本部中央研究所触媒グループに属する者が行ったものであり，原告らを含むその全員が被告住被告住友金属鉱山の従業員は，被告日本ケッチェンにとって別の会社の従業員であり，被告日本ケッチェン又はその従業員が上記グループに属する被告住友金属鉱山の従業員に指示を出すなど指揮監督することはなかった。もっとも，被告住友金属鉱山は，被告日本ケッチェンとの間で，本件委託研究に関し，委託者として最低限確認すべきスケジュールや本件発明に係る特許出願の取扱いといった事務的な協議が行ったが，これらは，本件委託研究に係る被告日本ケッチェンの指揮監督を根
(エ)小括
以上のとおり，本件委託研究は，被告住友金属鉱山の人的，物的，経済的な資源を用いて，被告住友金属鉱山の主導の下に行われてきたのであり，原告らが行った本件発明との関係において，特許法３５条１項の職務発明の「使用者等」に該当するのは，被告住友金属鉱山だけであり，被告日本ケッチェンが「使用者等」に該当しないことは明らかである。イこの点に関し，原告らは，被告ら両社は極めて緊密な関係にあること，被告日本ケッチェンは，本件委託研究の費用の一切を実質的に負担し，研究施設を提供し，原告ら研究者に対する指揮監督を行ったことなどから，被告日本ケッチェンは，原告らが行った職務発明である本件発明との関係においては，被告住友金属鉱山と共に，原告らの「使用者等」（特許法３５条しかし，被告住友金属鉱山が被告日本ケッチェンの株式の５０％を保有していること，被告住友金属鉱山が被告日本ケッチェンに役員を派遣しており，人事面においても両社に交流があることは事実であるが，被告住友被告日本ケッチェンは，被告住友金属鉱山とアクゾ社グループの折半出資の合弁会社であり，被告住友金属鉱山の一存で，その経営を左右できるものではなく，被告日本ケッチェンにおいては，アクゾ社側からも役員が派遣されており，経営の重要事項は，被告住友金属鉱山側とアクゾ社側の協また，被告日本ケッチェンが，本件委託研究の費用の一切を実質的に負担したり，研究施設を提供した事実や，原告ら研究者に対する指揮監督を行った事実がないことは，前記ア(ア)ないし(ウ)のとおりである。被告住友金属鉱山，アクゾ社及び被告日本ケッチェン間で締結された「技術協力に関する契約」（甲１４）の●（省略）●が規定されている。さらに，「使用者等」に該当するとされるのは，職務発明に対して援助や資金提供を行った者であり，職務発明がされた後に当該職務発明に基づく特許の利益を享受した者ではないから，被告日本ケッチェンが本件日本国特許による利益を享受していることをもって，被告日本ケッチェンが原告らの「使用者等」に該当することの根拠となるものではない。したがって，原告らの上記主張は，失当である。
２争点２（原告らが支払を受けるべき相当の対価の額）について
(1)原告らの主張
ア被告らが受けるべき利益の存在等


(ア)職務発明の価値は，発明がされたときに客観的に決まるものであり，それゆえ，当該発明により使用者等の受けるべき利益も使用者等が特許を受ける権利を承継したときに決定されるものであるから，使用者等が当該発明につき，爾後どのような扱いをしたかにかかわらず，特許を受ける権利の承継時の価値に基づき，特許法旧３５条４項所定の「その発明により使用者等が受けるべき利益」を決すべきである。もっとも，職務発明が実際に利用されて利益が生じている場合には，そのような事情も考慮されてしかるべきであろうが，基本的には，特許を受ける権利そして，本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明の価値は，外国特許に係る発明であるため被告住友金属鉱山自身の実施ではなく，仮に被告住友金属鉱山が第三者である外国の企業に対して実施許諾をしていたならば得られるであろう実施許諾料から推定することが最も合具体的には，被告らから●（省略）●を受けたアクゾ社及びその触媒事業部門を譲り受けたアルベマール社（以下，両社を併せて「アルベマール社等」という。）が，本件米国特許及び本件欧州特許の実施品を製造販売しているから，アルベマール社等の海外における売上高に，仮に被告住友金属鉱山がアルベマール社等以外の第三者に実施許諾をした場合に得られるであろう実施料率を乗じて算定する方式（仮想実施料率算定方式）に基づいて，被告らが受けるべき利益の額を推定するのが相もっとも，被告らのアルベマール社等に対する本件米国特許及び本件欧州特許の●（省略）●であるが，このことは，被告らにおいて，本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明について，「その発明により使用者等が受けるべき利益」がないことを意味するものではない。なぜなら，●（省略）●ものであり（乙４，５），上記●（省略）●の実態は，被告らとケッチェン社，アクゾ社又はアルベマール社との間に，一種の包括的クロスライセンス契約が存在したと解することができるからである。ただし，被告住友金属鉱山は，ケッチェン社から供与を受けた触媒に関する技術の実施を行わずに，もっぱら被告日本ケッチェンに実施をさせて，その利益を間接的に享受する関係にある。すなわち，被告日本ケッチェンの株式を５０％を保有する被告住友金属鉱山は，被告日本ケッチェンの利益及び企業価値を増大させることにより，被告日本ケッチェンの株式価格の値上がり及び受けるべき株式配当金の増額に連動して被告住友金属鉱山の利益が増大するのみならず，結果的に化学触媒に関する被告住友金属鉱山自身の企業イメージ，業績拡大が図るこ(イ)この点に関し，被告住友金属鉱山は，後記のとおり，●（省略）●ことから，本件発明により独占の利益を得ることが承継時に期待することができなかった上，その承継後においても，実際に独占の利益を得ることはなかったのであるから，被告住友金属鉱山には，本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明について，「その発明により使用者等がしかしながら，職務発明の価値が特許を受ける権利の承継時に客観的に決まるためには，使用者等が経済的合理性に基づいて行動するということが大前提であり，使用者等が，自己実施あるいは実施許諾を行った場合に受けるであろう利益（発明の客観的価値）を求めるためには，使用者等が競争原理に則り，経済的合理性に基づき行動することが当然といえる。使用者等が，従業員に対価を支払わないがために職務発明を放棄したり，経済的合理性に基づくことなく無償で実施許諾を行ったり又は無償で譲渡をしてしまうなどということは，職務発明の相当の対価を検討する際におよそ考慮すべきではない。かかる使用者等の行動を許容すれば，特許法旧３５条３項及び４項の規定は正に絵に描いた餅となしたがって，被告住友金属鉱山が●（省略）●からといって，原告らの被告住友金属鉱山に対する相当対価請求を阻害する事由にはならな
イアルベマール社等の実施品の売上高
(ア)ＳＴＡＲＳ触媒が実施品であること
ａアクゾ社及びその触媒事業部門を譲り受けたアルベマール社（アルベマール社等）は，１９９８年（平成１０年）から，米国及びオランＳＴＡＲＳ触媒の製造には，本件米国特許の●（省略）●が，本件欧州特許の●（省略）●がそれぞれ実施されているから，ＳＴＡＲＳｂＳＴＲＡＳ触媒には，新品触媒のほかに，使用済み触媒をリアクト（ＲＥＡＣＴ）による再活性化処理をした再活性化処理触媒（以リアクトは，使用により活性性能が低下したＳＴＡＲＳ触媒の再活性化（再生及び若返り）を工業的に実施できる技術として開発されたものであり，リアクトでの再生（regeneration）は，●（省略）●すこれらの再生と若返りは，新品のＳＴＡＲＳ触媒にいかに復元するかの技術であり，リアクトは，ＳＴＡＲＳ触媒という物質そのものを使用しているため，アルベマール社等がリアクトによりＳＴＡＲＳ触媒を再生して販売することは，本件米国特許及び本件欧州特許の新たしたがって，リアクト処理触媒も，本件米国特許及び本件欧州特許(イ)ＳＴＡＲＳ触媒の売上数量
ａ被告日本ケッチェン及びアルベマール社等が製造販売したＳＴＲＡＳ触媒の累積販売数量（実績値）は，次のとおりである（甲５の表(ａ)１９９９年（平成１１年）１１月時点    １５００トン以上(ｂ)２０００年（平成１２年）１０月時点    ３７００トン(ｃ)２００２年（平成１４年）７月時点      １万トン(ｄ)２００６年（平成１８年）３月時点      ５万４５００トン以上ｂ別紙１は，上記実績値から，本件米国特許権及び本件欧州特許権の存続期間満了時までのＳＴＲＡＳ触媒の累積売上数量を原告らが予別紙１に示すとおり，ＳＴＲＡＳ触媒の製造販売時（１９９８年１月）から本件米国特許権及び本件欧州特許権の存続期間満了時（２０１３年１１月）までの間の累積売上数量は，●（省略）●と推定されｃＳＴＲＡＳ触媒の上記推定累積売上数量には，新品触媒の売上分とリアクト処理触媒の売上分が含まれる。


アルベマール社のホームページ（甲３５の添付資料）によれば，ＳＴＡＲＳ触媒のリアクト処理の実績は，リアクトの商業実施開始の２００３年（平成１５年）以来３万２０００トンであり，これを２０１１年（平成２３年）までの８年間で単純平均すると年間処理量は約４万トンとなるので，本件米国特許権及び本件欧州特許権の存続期間満了時の２０１３年（平成２５年）１１月には，累計処理量が約４万トそうすると，ＳＴＲＡＳ触媒の上記推定累積売上数量●（省略）●の内訳は，新品触媒の売上分が●（省略）●リアクト処理触媒の売上ｄＳＴＲＡＳ触媒の上記推定累積売上数量には，アルベマール社等の売上げと被告日本ケッチェンの売上げが含まれている。上記推定累積売上数量におけるアルベマール社等分と被告日本ケッチェン分の割合は，その生産能力に比例するものと考えられるところ，その生産能力はおよそ●（省略）●の割合であるので（甲５の参●，リアクト処理触媒の売上分が４万トンの●（省略）●と推定され(ウ)ＳＴＡＲＳ触媒の売上高
ａ新品触媒の売上単価
(ａ)平成１０年から平成１６年まで
２００２年（平成１４年）の世界水素化精製触媒市場は，約７億ドル（甲５の参照資料(2))，同年の世界水素化精製触媒需要は，約８万１２００トン（甲５の参照資料１２)であることからすると，水素化精製触媒の平均単価は，トン当たり約８６２０ドル（米ドル。以下同じ。）と推定される。ただし，水素化精製触媒の中でもＳＴＡＲＳ触媒は，高活性で性能価値が高く，金属含有量が多く，製造コストが高いので，市場価格は平均価格のおよそ●（省略）●と考したがって，ＳＴＡＲＳ触媒の新品触媒の売上単価は，トン当た(ｂ)平成１７年から平成２５年１１月まで
平成１６年ころから活性金属であるモリブデン，コバルト，ニッケルが高騰したため，ＳＴＡＲＳ触媒の平均単価も大幅に上昇して平成１７年以降のＳＴＡＲＳ触媒の平均単価については，WarrenLetzschの文献（甲４０）が参考になる。そこでは，高性能水素化処理触媒単価は２０～２６ドル/kgと述べている。ＳＴＡＲＳ触媒は市場での評価が高いので，その上限の２６ドル/kg程度であろうが，低めにみても平均の２３ドル/kg（トン当たり２万３０００ド平成２１年時点はモリブデン価格がやや落ち着いた段階にあることを考慮すると，平成１７年から平成２５年１１月までのＳＴＡＲＳ触媒の新品触媒の売上単価は，トン当たり２万３０００ドルとｂリアクト処理触媒の売上単価
リアクト処理触媒の再活性化コストは，新品触媒の製造コストに比べ格段に安く，活性金属価格にほとんど影響されないので，ＳＴＡＲＳ触媒のリアクト処理触媒の売上単価は，一般触媒の単価と比較して
ｃ売上高の合計額
以上を前提にＳＴＡＲＳ触媒の売上高を算定すると，別紙２のとおり，合計売上高は●（省略）●を超えるから，アルベマール社等のＳＴＡＲＳ触媒（新品触媒及びリアクト処理触媒）の売上高の合計額がなお，別紙２記載の「為替レート」である「１ドル１１４．９４円」は，平成１２年から平成１６年までの為替レートの平均値を，「１ドル１０１．３８円」は，平成１７年から平成２３年の同平均値をそれ
ウ相当の対価の額
(ア)アルベマール社等の本件米国特許及び本件欧州特許の実施品であるＳＴＡＲＳ触媒の売上高の合計額が●（省略）●を下回ることがないＳＴＡＲＳ触媒の売上高は，長期にわたり年々上向きに推移し，利益率は全体的に●（省略）●と高い率を保持していることからすると，本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明は，技術的ブレークスルーそうすると，上記実施品に対する本件発明の技術寄与率は●（省略）(イ)本件発明の発明者貢献度は，本件発明の内容に照らし，●（省略）●と認めるのが相当である。
(ウ)共同発明者間（原告ら８名）における原告らの貢献割合は，それぞれ●（省略）●である。
(エ)以上を総合すると，原告らが被告らから支払を受けるべき本件発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価のうち，本件米国特許及び
エまとめ
以上によれば，原告らは，特許法旧３５条３項及び４項の規定の類推適用により，本件発明に係る特許を受ける権利の承継による相当対価請求権の一部である本件米国特許及び本件欧州特許に係る分に基づき，被告らに対し，原告らそれぞれにつき各６５００万円及びこれに対する平成２２年２月１１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の
(2)被告住友金属鉱山の主張
ア被告住友金属鉱山が受けるべき利益の不存在
特許法旧３５条４項所定の「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは，使用者等が従業者等から職務発明についての特許を受ける権利を承継し，当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによしかるところ，被告住友金属鉱山は，以下に述べるとおり，●（省略）●ことから，本件発明により独占の利益を得ることは，原告らからの本件被告住友金属鉱山には，本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明に
(ア)特許を受ける権利の承継時までの事情
ａ被告住友金属鉱山は，１９６９年（昭和４４年）１２月３１日，ケッチェン社との間で，水素化処理触媒の製造及び販売を行う合弁会社（被告日本ケッチェン）を日本に設立する旨の設立契約（乙４。以下「本件設立契約」という。）及びその補足契約（乙５。以下「本件そして，●（省略）●
ｂ被告住友金属鉱山は，●（省略）●などを内容とする技術援助契約（甲７。以下「本件技術援助契約」という。）を締結した。ｃ被告住友金属鉱山，被告日本ケッチェン，アクゾ社及びアクゾケミカルズ社は，１９９１年（平成３年）６月１０日，水素化処理触媒の委託研究等に関する契約（甲１４，乙６。以下「平成３年契約」とい●（省略）●


ｄ被告住友金属鉱山は，遅くとも平成５年８月４日までに，原告ら８名から，本件発明に係る特許を受ける権利を承継したものであるが，その承継時から現在に至るまで，本件設立契約，本件補足契約，本件
(イ)特許を受ける権利の承継後の事情
ａ被告住友金属鉱山は，平成１６年３月２４日，被告日本ケッチェンに対し，本件各特許権及び他の特許権を●（省略）●で譲渡したとここのような譲渡の対価とされたのは，被告住友金属鉱山においては，●（省略）●ことから，被告住友金属鉱山に本件各特許の出願維持費用を超えるような対価を支払ってまでその共有持分権を取得する必要がなかったため，被告住友金属鉱山が負担した●（省略）●でしたがって，被告住友金属鉱山は，被告日本ケッチェンに対する本ｂ被告住友金属鉱山は，本件発明に係る特許を受ける権利を承継した後本件各特許権を被告日本ケッチェンに譲渡するまでの間，前記(ア)ｃ被告住友金属鉱山又は被告日本ケッチェンから本件米国特許及び本件欧州特許の実施許諾を受けたアクゾ社及びその触媒事業部門を譲り受けたアルベマール社がそれらの実施により利益を享受したとしても，アルベマール社等が享受した利益は，被告住友金属鉱山の利益ではなく，これを被告住友金属鉱山の利益と同視すべき事情も存在
(ウ)原告らの主張について
原告らは，第三者である外国の企業に対して本件米国特許及び本件欧州特許を実施許諾していたならば得られるであろう仮想実施料に基づいて，被告らが本件発明により受けるべき利益の額を推定するのが相当しかしながら，原告らが主張するような手法は，自社実施又は第三者への有償実施許諾を使用者等が行うことが可能であり，かつ，それを行うべきであったのにそれをしなかった場合が前提となっているというべきであり，本件では，被告住友金属鉱山は，●（省略）●されており，かつ，それを行うべきであったとしてこれを要請することができない事案であるから，上記手法の前提を欠くというべきである。もし，契約上の拘束があるにもかかわらず，原告らの主張するような仮想実施料を前それは仮想実施料とはいえ，企業に対し既に締結した第三者との間の契約内容の変更を行い，あるいはそれができない場合には契約に違反してでも第三者に実施許諾をして実施料を得ることを使用者等に事実上強制するに等しい。特許法旧３５条３項及び４項は，使用者等と従業者等との間の契約との関係では強行法規性を有するが，使用者等と第三者との間の契約に対してまで強行法規性を有する規定ではないことに照らしたがって，原告らの上記主張は，失当である。
(エ)小括
以上のとおり，被告住友金属鉱山は，本件発明に係る特許を受ける権利の承継時において，本件設立契約，本件補足契約，本件技術援助契約及び平成３年契約における契約上の拘束から，本件発明により独占の利益を得ることを期待できなかった上で，その承継時以降，実際に独占の利益を得ることはなかったのであるから，被告住友金属鉱山には，本件発明に属する本件米国特許及び本件欧州特許に係る発明について，「そしたがって，原告ら主張の被告住友金属鉱山に対する相当対価請求権
イアルベマール社等の実施品の売上高について
(ア)ＳＴＡＲＳ触媒の実施品該当性について
ａアルベマール社等がいかなる製造方法によりＳＴＡＲＳ触媒の製造を行っていたのか不明であるから，アルベマール社等が製造販売したＳＴＡＲＳ触媒が本件米国特許及び本件欧州特許の実施品であるまた，仮にアルベマール社等がＳＴＡＲＳ触媒の製造に本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明を使用したとしても，ＳＴＡＲＳ触媒のいかなる製品にどれだけ使用したかを示す証拠の提出はない。ｂむしろ，アルベマール社等のＳＴＡＲＳ触媒の中にも，本件発明による製造方法と異なる製造方法により製造された触媒（例えば，リン及びホウ素を含む水素化処理触媒）が存在することがうかがわれるほすなわち，従前，ＳＴＡＲＳ触媒は，一度使用されると使用後触媒として廃棄しなければならなかったが，リアクトという新技術が出現したことにより再活性化して，再利用が可能になった経緯がある。水素化処理触媒には，酸化物型触媒と硫化物型触媒の２種類があり，酸化物型触媒→（予備硫化）→硫化物型触媒（水素化処理の操業に使用される。）→使用後硫化物型触媒→（再生）→酸化物型触媒（再生触このリサイクル工程は，①酸化物型触媒の製造工程，②酸化物型触媒の予備硫化（オフサイト予備硫化又はオンサイト予備硫化）→硫化物型触媒への転換，③操業（硫化物型触媒の炭化水素油の脱硫，脱窒素化への使用），④使用後硫化物型触媒の再生（酸化物型触媒の製造リアクト技術は，使用後硫化物型触媒から酸化物型触媒を再生するプロセス（上記④）に係る技術であり，このプロセスには，リアクト技術が登場する前から存在する本件米国特許及び本件欧州特許に係る発明は使用されていないから（乙１９の１，２），アルベマール社等が製造販売したＳＴＡＲＳ触媒のうち，リアクト処理触媒は，本件(イ)ＳＴＡＲＳ触媒の売上数量について


原告らは，アルベマール社等が製造販売した本件米国特許及び本件欧州特許の実施品であるＳＴＡＲＳ触媒の推定累積売上数量は，別紙１にしかしながら，原告らの上記主張は，以下のとおり理由がない。ａまず，別紙１で示された各実績値は，各年度で同一の算定方法等を用いているのかが明らかではなく，また，おおよその数値であって具体的な数値が記載されたものでもない。しかも，別紙１は，甲５の表また，別紙１では，２００６年（平成１８年）３月時点での５万４５００トンという数値を挿入することにより生産量が急激に増加する生産量推移曲線が示され，２０１３年（平成２５年）１１月時点の推定値を●（省略）●としているが，他方で，アルベマール社が公表した資料である甲３５の添付資料１（Albemarle,CatalystCourierIssue80,pages1;6-7,Autumn2011）では，ＳＴＡＲＳ触媒の一つであるＫＦ７５７の生産量推移（棒グラフ）は，２００５年をピークに頭打ちとなり，漸減する推移を示しており，両者は明らかに矛盾する。さらに，甲３１の添付資料２（訳文）に，「超低硫黄ディーゼル油（USLD）実施のため２００５年・２００６年の市場での需要急増の後も，その使用はほぼ一定に留まっている。」との記載があるように，「２００５年・２００６年」は，一過的に市場の需要が急増したという特殊事情が存するのであるが，別紙１の生産量推移曲線は，こ３月時点での５万４５００トンという数値を将来の売上予測に用いしたがって，原告ら主張のＳＴＡＲＳ触媒の推定累積売上数量は，ｂ次に，原告ら主張のＳＴＲＡＳ触媒の推定累積売上数量のうち，アルベマール社等の売上げを●（省略）●と推定する根拠はない。生産能力を有していても，その生産能力を用いて製品をどれだけ現実に製造したか，製造した製品のうちどれだけが現実に売れたかは，別問題また，仮に原告ら主張のアルベマール社等のＳＴＡＲＳ触媒の推定累積売上数量●（省略）●を前提とした場合でも，リアクト処理触媒は本件発明の実施品ではないから，その売上数量を除外すべきである。
そして，リアクト処理触媒の累計売上数量が３万２０００トンであること（乙２０の第４段落参照），リアクト技術を使用すれば，ＳＴＡＲＳ触媒は，活性を落とすことなく，多数回の再賦活を行うことができること（乙２０の第５段落参照）からすると，少なくとも，「３万２０００トン×多数回」分の売上げは，算定基礎から除外されるべｃ以上によれば，アルベマール社等が製造販売した実施品であるＳＴＡＲＳ触媒の推定累積売上数量が●（省略）●であるとの原告らの主
(ウ)ＳＴＡＲＳ触媒の単価について
原告らは，ＳＴＡＲＳ触媒の新品触媒の単価がトン当たり●（省略）しかし，かかる単価算出方法の正当性について何ら説明がなく，また，ＳＴＡＲＳ触媒の単価が水素化精製触媒の平均価格の●（省略）●であしたがって，原告らの上記主張は，理由がない。
(エ)小括
以上によれば，アルベマール社等の本件米国特許及び本件欧州特許の実施品であるＳＴＡＲＳ触媒の売上高の合計額が●（省略）●を下回ることがないとの原告らの主張は，その前提を欠くものであり，理由がな
ウ相当の対価の額について
(ア)本件発明の技術寄与率
原告らは，アルべマール社等のＳＴＡＲＳ触媒の売上げに対する本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明の技術寄与率は●（省略）●である旨主張する。
しかし，仮にアルべマール社等がＳＴＡＲＳ触媒の製造に本件発明を使用していたとしても，その製造工程及び再生工程には，他の多数の発明，ノウハウが使用されている可能性があるのに，原告らの上記主張は，これらがＳＴＡＲＳ触媒の売上げに寄与していることを無視した独断
(イ)使用者貢献度
仮に被告住友金属鉱山に本件米国特許及び本件欧州特許に係る本件発明により受けるべき利益が存在するとしても，以下のとおり，被告住友金属鉱山における特許法旧３５条４項所定の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」（使用者貢献度）は，９９％を下回るこ
ａ被告住友金属鉱山が保有する先行技術
被告住友金属鉱山は，特許第３２３０５８５号の特許権（平成２年１２月２６日出願）（乙２１。以下，この特許発明を「乙２１発明」，その明細書を「乙２１明細書」という。という。）及び特許第３２４この特許発明を「乙２２発明」，その明細書を「乙２２明細書」とい乙２１発明及び乙２２発明は，被告住友金属鉱山の従業員のＩが単独で行った職務発明であり，本件発明の提案前に開発された先行技術
ｂ本件米国特許について
(ａ)本件米国特許の請求項１は，別紙特許目録２記載のとおりであり，その第３節は，第１節に記載された「２００℃以下の温度で乾燥すること」により得られる作用効果を表しており，同請求１の要部は，次に示す３要件から構成される（以下，それぞれを「Ａ要Ａアルミナ担体物質を，周期律表Ⅵ族金属から選ばれた少なくとも１種の活性金属と，周期律表第Ⅷ族金属から選ばれた少なくとも１種の活性金属と，リン酸と，添加剤とから構成される混合物Ｂ２００℃以下の温度で乾燥させた触媒で，


(ア)ａ被告住友金属鉱山は，遅くとも平成５年８月４日までに，原告らから，本件発明に係る特許を受ける権利を承継し，同年１１月１８日に本件米国特許及び本件欧州特許に係る特許出願をし，平成７年１１月２１日に本件米国特許権の設定登録を受け，平成１０年９月２３日ところで，特許法旧３５条３項に基づく相当対価請求権は，従業者等が使用者等に特許を受ける権利を承継させた時に一定の額として発生し，その時から行使できるから，特許を受ける権利の承継時が消そうすると，原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権の消滅時効の起算点は，本件発明に係る特許を受ける権利の承継日の翌日である平成５年８月５日となり，その起算点から１０年を経た平成１５年８月４日の経過をもって，上記消滅時効がｂなお，被告住友金属鉱山が本件発明に係る特許を受ける権利を承継した当時，乙１規程及び乙２細則が有効に存続していたところ，乙１規程は，承継した職務発明に関し，補償金として出願補償金，登録補償金，特許等の出願に値するノウハウの承継補償金及び実績補償金を支払うものと定め（１３条），乙２細則は，実績補償金の支払時期について，「発明等が特許権等として登録された場合，別に定める評価方式に従って登録時をその実施状況の基準とする等級を発明実施部門の評価をもとに特許室長が決定し，その等級に応じて発明等ごとにつぎの補償金を発明者に支払う
」（３条３号ａ），「実績補償金の支払いは，発明等１件につき１回限りとする
」（３条３号ｂ）と定上記支払時期の定めは，その文言上，被告住友金属鉱山の発明実施部門が，発明等に係る特許権等の実施状況につき評価できること，すなわち，同部門が実績補償金の基礎となる利益を把握できることを前提とするものであるから，同部門が把握できない利益を基礎とする実績補償金に係る相当対価請求権については適用されないものと解さしかるところ，原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権は，アルベマール社等が本件米国特許及び本件欧州特許を実施したことにより生じた利益を基礎とするものにほかな被告住友金属鉱山の発明実施部門が把握することができないものであるから，原告ら主張の上記相当対価請求権には，上記支払時期の定(イ)ａ仮に原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権について，乙２細則の実績補償金の支払時期の定め（３条３号ａ，ｂ）が適用されると解したとしても，以下のとおり，消滅上記支払時期の定めによれば，特許権の設定登録時を基準として実績補償金に係る相当対価請求権を行使することが可能となるから，その支払時期は，特許権が設定登録されたときに到来すると解するのがそうすると，原告らの本件米国特許に係る部分の実績補償金に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は，本件米国特許権の設定登録日の翌日である平成７年１１月２２日となり，その起算点から１０年を経た平成１７年１１月２１日の経過をもって，上記消滅時効が完成している
また，原告らの本件欧州特許に係る部分の実績補償金に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は，本件欧州特許権の設定登録日の翌日である平成１０年９月２４日となり，その起算点から１０年を経た平成２０年９月２３日の経過をもって，上記消滅時効が完成してｂなお，乙１規程及び乙２細則はいずれも改正を経ており，本件米国特許権及び本件欧州特許権の設定登録がされた当時には，平成７年４月１日改正後の本件規程（乙７
以下「乙７規程」という
）及び同日改正後の本件細則（乙８
以下「乙８細則」という
）が有効に存乙７規程及び乙８細則には，職務発明の補償金及び実績補償金の支したがって，仮に原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権について，乙８細則の実績補償金の支払時期の定め（３条３号ａ，ｂ）が適用されると解したとしても，上記ａと同(ウ)ａこの点に関し，原告らは，後記のとおり，原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権については，甲１５規程及び甲１０細則が適用されることを前提として，未だ消滅時効がしかし，本件規程は，昭和６２年８月１日に制定され，それ以降数次の改正を経ているが，そのうち，どの規程が適用されるかについて，本件規程には明確な定めはない
もっとも，乙１規程（制定時の本件の各付則は，「昭和６２年７月３１日以前に登録された特許等に対する実績補償は旧規程「発明の承継に関する規程」に従って実施する
」と規定しているが，この付則は，昭和６２年８月１日以降に登録された特許等に対しては，「発明の承継に関する規程」ではなく，本件規程が適用されることを意味するにとどまり，どの時点の本件規程が適そうすると，原則に立ち戻り，本件規程の対象となる事象が生じた当時に有効に存続する規程を適用すべきであり，その対象となる事象は，本件発明に係る特許を受ける権利の承継及びその対価であるから，上記承継時に有効に存続していた乙１規程及びその細則である乙２細則，又は本件米国特許権及び本件欧州特許権の設定登録時に有効に存続していた乙７規程及びその細則である乙８細則が適用されるしたがって，甲１５規程及び甲１０細則が適用されることを前提とｂ(ａ)原告らは，後記のとおり，原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権について，乙２細則の実績補償金の支払時期の定め（３条３号ａ，ｂ）が適用されるとしても，原による時効中断事由に該当するので，上記相当対価請求権の消滅時しかしながら，原告らは，前訴の訴状（乙１０）において，本件発明に係る特許を受ける権利の承継に係る相当対価請求権の一部である本件日本国特許に係る部分についてのみ判決を求める趣旨を明示し，平成２０年９月１７日付け訴え変更申立書（乙１１）においても，本件日本国特許に係る実績補償額という一部についてのみ判決を求める趣旨を明示していたのであるから，前訴において訴訟物となっていたのは，上記相当対価請求権の一部である本件日本国特許に係る部分のみであって，その残部である本件米国特許及び本件欧州特許に係る分は訴訟物となっていなかったものといえる


Ｃ添加剤が，１分子当たり２～１０炭素原子を持った二価か三価のアルコール，または当該アルコールのエーテル，単糖類，二糖類や多糖類からなるグループから選ばれた少なくとも１種の物(ｂ)乙２１発明の触媒は，本件米国特許と同じ，炭化水素油の水素化処理触媒であるところ，乙２１明細書には，「…，好ましくは，触媒担体に活性金属としてモリブデン，タングステンのいずれか一つ，または双方とニッケル，コバルトのいずれか一つ，または双方と，該活性金属の総モル数の０．５～５．０倍となる量の炭酸エチレン，炭酸プロピレンのいずれか一つ，又は双方を含む含浸液を触媒担体に含浸させ，２００℃未満で乾燥させるものであり，さらに好ましくは上記含浸液に燐酸を共存させるものである。」（段落【０００８】），「本発明の触媒担体とは，アルミナ，シリカ，チタニア，ジルコニア，活性炭等の一般的な多孔質物質をいい，…」（段落【０００９】）との記載がある。
モリブデン，タングステンは周期律表Ⅵ族金属，ニッケル，コバルトは周期律表第Ⅷ族金属であり，炭酸エチレン，炭酸プロピレンは添加剤に相当するので，乙２１発明の触媒は，本件米国特許の請炭酸プロピレンであるために，Ｃ要件を満たしていない。一方，乙２２発明の触媒も，本件米国特許と同じ，炭化水素油の水素化処理触媒であるところ，その請求項４は，「触媒担体に周期律表第６族金属と第８族金属とを含みかつリンを含む溶液を含浸させた後，該含浸物を２００℃以下で乾燥して触媒を得，該触媒中の活性金属の総モル数に対して０．３～５．０倍の多価アルコールを添加した後，２００℃以下で乾燥させることを特徴とする水素化処理触媒の製造方法。」というものであり，また，乙２２明細書には，「本発明に使用できる多価アルコールとしてはエチレングリコール，ジエチレングリコール，トリエチレングリコール，グリセリン，２，２－ジエチル－１，３－プロピレングリコール，ブタンジオール等が挙げられる。」（２頁右欄４行～７行），「本発明に使用する触媒は，アルミナ，シリカ，チタニア，ジルコニア，活性炭等の多孔質物質を触媒用担体として，これに周期律表第６族金属と第８族金属とを活性金属として担持させたもの」（２頁右欄９行～１０行），「…，リン源として正リン酸等の各種のリン酸を用いうる。」（２頁右欄２７行～２８行）との記載がある。
エチレングリコール，ジエチレングリコール，トリエチレングリコール，グリセリンといった多価アルコールは，１分子当たり２～１０炭素原子を持った二価か三価のアルコールであるので，乙２２発明の触媒は，本件米国特許の請求項１のＢ要件及びＣ要件を充足するが，アルミナ担体に周期律表第Ⅵ族金属と第Ⅷ族金属とリン酸を含む溶液を含浸させ，２００℃以下で乾燥した後に，多価アルコールを添加し，２００℃以下で乾燥させており，１回の含浸処理で周期律表第Ⅵ族金属，第Ⅷ族金属，リン酸，多価アルコールを添加(ｃ)以上によれば，本件米国特許の触媒は，乙２１発明の添加剤以外の要件を備えた触媒に対して，乙２２発明の触媒開発で見出した添加剤を適用したものであって，重要な３要件（本件米国特許の請求項１のＡないしＣ要件）は，本件発明の発明提案以前に，原告らとは異なる発明者によって，被告住友金属鉱山において開発されていた技術であるので，本件発明の完成に対する原告らの寄与は小さ
ｃ本件欧州特許について
(ａ)本件欧州特許の請求項１は，別紙特許目録３記載のとおりであり，その要部は，本件米国特許の請求項１と共通する３要件に，以Ａアルミナ担体物質を，周期律表Ⅵ族金属から選ばれた少なくとも１種の活性金属と，周期律表第Ⅷ族金属から選ばれた少なくとも１種の活性金属と，リン酸と，添加剤とから構成される混合物
Ｂ２００℃以下の温度で乾燥させた触媒で，
Ｃ添加剤が，１分子当たり２～１０炭素原子を持った二価か三価のアルコール，または当該アルコールのエーテル，単糖類，二糖類や多糖類からなるグループから選ばれた少なくとも１種の物Ｄ添加剤量が，アルコール類の場合はエーテル基として担持活性金属の合計モル数の０．０５～３倍であり，糖類の場合は担持活(ｂ)前記ｂ(ｂ)で述べたように，乙２１発明はＡ要件及びＢ要件の構成を，乙２２発明はＢ要件及びＣ要件の構成をそれぞれ有しており，また，乙２２発明の請求項４には，「活性金属の総モル数に対して０．３～５．０倍の多価アルコールを添加した後」との記載があるように，添加剤量としてＤ要件と重複する最適添加量が記載さ(ｃ)以上によれば，本件欧州特許の触媒は，乙２１発明の添加剤以外の要件を備えた触媒に対して，乙２２発明の触媒開発で見出した添加剤及びその最適添加剤量を適用したものであって，重要な４要件（本件欧州特許の請求項１のＡないしＤ要件）は，本件発明の発明提案以前に，原告らとは異なる発明者によって，被告住友金属鉱山において開発されていた技術であるので，本件発明の完成に対す
ｄ小括
以上を総合すると，本件発明は，被告住友金属鉱山が保有していた二つの先行技術を組み合わせて完成された発明にすぎず，本件発明の完成に対する原告らの寄与は小さいというべきあるから，本件発明に対する被告住友金属鉱山の使用者貢献度は９９％を下回ることはな
(ウ)共同発明者間における原告らの寄与割合
本件発明は，１７件の発明届出等(乙３の１ないし１７)により提案された複数の発明提案が統合されて完成した発明であり，その統合関係等そして，１７件の発明提案間の価値が均等であること，原告ら及びその他の発明者が発明届出等に自ら書き込んだ持分割合を前提に，本件発明に対する原告らの寄与割合を算定すると，別紙４のとおり，原告Ｂにしたがって，本件発明の共同発明者間における寄与割合は，原告Ｂについては１１．１％を，原告Ａについては０．８％をそれぞれ上回ることはないというべきである。
(3)被告日本ケッチェンの主張
原告らの主張は争う。
３争点３（相当対価請求権の消滅時効の成否）について
(1)被告住友金属鉱山の主張
ア消滅時効の完成
被告住友金属鉱山は，本訴において，前記ア(ア)及び(イ)の消滅時効を
ウまとめ
以上によれば，原告ら主張の本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権は，時効により消滅している。
(2)原告らの主張


ア本件で適用される実績補償金の支払時期の定め等(ア)本件米国特許及び本件欧州特許の実績補償金については，甲１５規程及びその細則である甲１０細則が適用されると解すべきである。すなわち，甲１５規程（平成１６年１月１日改正実施）の付則は，「昭和６２年７月３１日以前に登録された特許権等に対する実績補償は旧規定「発明承継に関する規定」に従って実施する。」と規定し，甲１０細則の付則（平成１６年３月１日改正実施）は，「２００３年３月３１日以前に旧細則６条に基づき実績補償金の評価がなされた特許についそして，本件米国特許権及び本件欧州特許権は，その設定登録日がそれぞれ平成７年１１月２１日及び平成１０年９月２３日であり，いずれ本件米国特許権及び本件欧州特許権に対する実績補償金については，甲また，被告住友金属鉱山は，これまで本件米国特許及び本件欧州特許権について実績補償金の評価を行っていないから，本件米国特許権及び本件欧州特許権に対する実績補償金については，甲１０細則の付則によなお，被告住友金属鉱山は，前訴において，本件各特許権に対する実績補償金に適用される本件規程及び本件細則は，甲１５規程及び甲１０(イ)まず，甲１５規程の３７条４号は，「当該発明等が，実施され，一定の実績が認定された場合：実績補償金」と規定しているところ，この規定は，実績補償は，職務発明の実施がされてその実績がある程度の期間継続して被告住友金属鉱山に認定された後に，請求できることを示し次に，甲１０細則は，４条で実績補償金は実施許諾又は社内実施の際に支払う旨を，５条で実績補償金の算定方法を，７条で実績補償の手続を定めている。甲１０細則の５条１項１号は，「実施料とは，対象特許権等の実施許諾・譲渡等の対価」をいうと規定し，実績補償金の算定には，対象特許権等の実施許諾のみならず，第三者への譲渡の対価も算定甲１０細則の７条１項１号は，「特許責任者は，実施効果調査の時点において第三者実施許諾の開始年度または社内実施の開始年度のいずれか早い年（以下「開始年度」という）から４年を経過しているものについて，当該特許権等の開始年度から実施効果調査の前年度までの実施効果を評価し，実施効果調査書（別紙１）を知的財産部長に提出し，評価申請を行う。」と規定し，同項３号①は，特許権等の譲渡が行われた場合には，４年を経過していない特許権等であっても，その譲渡の時点これらの規定によれば，特許権等はその実施許諾又は社内実施の開始から最初の４年間経過後に実施効果の評価がされ，以後４年ごとに同様の実施効果の評価がされ，この評価に基づいて，５条の実績補償金の算定がされるので，発明者たる従業員が具体的に実績補償を請求することができるのは，特許権等の譲渡等がない限り，特許権等の実施許諾又は社内実施が開始されてから少なくとも４年が経過しなければならない。以上によれば，実績補償金に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は，特許権等の譲渡等がない場合には特許権等の実施許諾又は社内実施が開始されてから少なくとも４年が経過した時点，また，特許権等の譲これを本件についてみると，アクゾ社のＳＴＡＲＳ触媒の製造販売による本件米国特許及び本件欧州特許の実施行為が開始されたのは，平成１０年であり，その実施効果の評価は４年を経過した後の平成１４年に行われるべきであるから，平成１０年から平成１３年までの間の実績補また，本件米国特許権及び本件欧州特許権は平成１６年３月２４日に被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェンへ譲渡されているから，平成１４年以降の実績補償金に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は，平そして，原告らが本訴を提起した平成２２年１月８日時点では，上記消滅時効の各起算点からいずれも１０年を経ていないから，原告らの本件米国特許及び本件欧州特許の実績補償金に係る相当対価請求権は，消なお，本件各特許権の上記譲渡の時点では，本件米国特許権及び本件欧州特許権の存続期間は満了していないが，譲渡に際しては存続期間満了時までの特許権の客観的な評価を行い，その評価に従った譲渡の対価で譲渡すべきであるから，平成１４年以降の実績補償金は，上記の適正(ウ)仮に被告住友金属鉱山が主張するように本件米国特許及び本件欧州特許の実績補償金について乙１規程及び乙２細則又は乙７規程及び乙８細則が適用されるとしても，原告らの実績補償金に係る相当対価請すなわち，乙２細則の３条３号ａは，実績補償金は，登録時をその実施状況の基準とした評価をもとに技術部長が決定し補償金を支払う旨規定し，乙８細則にも同様の規定がある。これらの規定によれば，実際に実施された状況（「実施状況」）を評価をすることになるが，発明等を実施した時点ですぐにその評価を行うことは不可能であり，評価のためには当然ある一定の期間を有するものであり，本件発明の属する石油精製触媒の分野では，ライフサイクルの初期である市場導入の期間が長く，実績を把握するには時間がかかるのが一般であるから，評価期間とそうすると，原告らが本件米国特許及び本件欧州特許の実績補償金を請求できるためには，本件米国特許及び本件欧州特許の実施並びにその実績を評価する期間（４年）が必要であるところ，アクゾ社のＳＴＡＲＳ触媒の製造販売による本件米国特許権及び本件欧州特許権の実施行為が開始されたのは平成１０年であるから，原告らの実績補償金に係る
イ時効の中断
(ア)原告らは，前訴において，被告らに対し，本件各特許権について，日本国特許及び海外特許の区別なく，実績補償請求金の請求を行ったものであり，前訴の提起は裁判上の請求（民法１４９条）の時効中断事由に該当するから，原告らの本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権の消滅時効は，原告らが前訴を提起した平成１９年３月５(イ)また，前訴は，裁判上の和解により終了したところ，前訴における和解の経緯及び和解条項の４項（甲３２）に鑑みれば，被告らは，前訴において，原告らの本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の相当対価請求権が存在することを認めた上で，相当の対価の額が明らかになった日本国内での実施分のみを和解対象としたものであり，上記相当対価請求権を承認（民法１４７条３号）したものといえるから，上記相当対価請求権の消滅時効は，遅くとも前訴の和解が成立した平成２０年１２月
ウまとめ
以上によれば，被告住友金属鉱山の消滅時効の主張は，理由がない。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告日本ケッチェンの「使用者等」該当性）について


原告らは，①被告ら両社は資本関係，人的交流関係，従業員処遇関係，水素化処理事業に関する契約関係等において極めて緊密な関係にあること，被告日本ケッチェンは，本件委託研究の費用の一切を実質的に負担し，研究施設を提供し，原告ら研究者に対する指揮監督を行ったことなどに鑑みれば，本件発明は，被告住友金属鉱山のみならず，被告日本ケッチェンの業務範囲にも属するものであり，原告らは，被告ら両社のために職務として本件発明を行ったものといえるから，本件発明との関係においては，被告日本ケッチェンは，被告住友金属鉱山と共に，特許法３５条１項所定の職務発明の「使用者等」に該当するというべきである，②そして，従業者等が使用者等に対し職務発明に係る外国の特許を受ける権利を譲渡した場合におけるその譲渡に伴う対価請求については，特許法旧３５条３項の規定が類推適用されるから，被告日本ケッチェンは，同条項の類推適用に基づき，原告らに対し，本件発明に係る特許を受ける権利の承継に係る相当の対価のうち，本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の支払義務を負う旨主張するので，以下においア(ア)特許法３５条１項は，「使用者，法人，国又は地方公共団体（以下「使用者等」という
）は，従業者，法人の役員，国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という
）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し，かつ，その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という
）について特許を受けたとき」は，その特許権について通常実施権を有すると規定し，特許法旧３５条３項は，「従業者等は，契約，勤務規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したときこれらの規定によれば，従業者等が特許法旧３５条３項に基づく相当対価請求権を取得するには，従業者等がした職務発明について特許を受ける権利を「契約，勤務規則その他の定」により使用者等に承継させたしかるところ，原告ら８名が，被告住友金属鉱山に在職中，被告住友金属鉱山が被告日本ケッチェンから委託を受けた本件委託研究において，その職務として研究を進める中で，本件発明を完成させ，被告住友金属鉱山に対し，平成５年８月２４日（原告らについては同月４日）までに，本件発明の届出をし，被告住友金属鉱山によって本件発明が職務被告住友金属鉱山に対し，国内及び国外における本件発明に係る特許を一方で，原告らと被告日本ケッチェンとの間には，本件発明に係る特許を受ける権利を被告日本ケッチェンに承継させることについての「契約，勤務規則その他の定」が存在することを認めるに足りる証拠はなく，また，原告らが被告日本ケッチェンに対し本件発明に係る特許を受けるそうすると，原告らと被告日本ケッチェンとの関係においては，本件発明に係る特許を受ける権利について上記要件を充足するものと認め(イ)また，原告らと被告日本ケッチェンとの間には，雇用契約が存在しないのみならず，前記(1)イ(イ)ｂ認定のとおり，本件委託研究は，被告住友金属鉱山の裁量で，具体的な研究手法や研究内容が決定され，被告住友金属鉱山の研究施設において，原告らを含む被告住友金属鉱山の従業員のみによって行われたものであって，原告らが，本件発明を完成させるに至るまでの研究過程において，被告日本ケッチェンから指揮監督を受けたことも，直接金銭の支払を受けたこともなかったものであこれらの事実に照らすならば，仮に原告らが自ら本件発明について特許権を取得した場合に，被告日本ケッチェンに無償の通常実施権（特許法３５条１項）を帰属させるべき合理的な理由があるものとはいえないから，原告らと被告日本ケッチェンとの間には，特許法３５条１項の「従業者等」と「使用者等」との関係にあったものと認めることはできない
(ウ)以上によれば，原告らが本件発明に係る特許を受ける権利を被告日本ケッチェンに承継させた事実はなく，また，被告日本ケッチェンが原告らの「使用者等」（特許法３５条１項）に該当するものと認められないから，被告日本ケッチェンが原告らに対し，特許法旧３５条３項の類推適用に基づき，本件発明に係る特許を受ける権利の承継に係る相当の対価のうち，本件米国特許及び本件欧州特許に係る分の支払義務を負うイこれに対し原告らは，①被告日本ケッチェンは，形の上では，被告住友金属鉱山及びケッチェン社の合弁会社として発足した別会社であるが，被告住友金属鉱山は，被告日本ケッチェンの株式の５０％を保有する株主として，被告日本ケッチェンの社長及び役員を代々送り込み，被告日本ケッチェンの経営に被告住友金属鉱山の経営方針を反映させ，被告ら両社は頻繁に人事交流を行い，被告日本ケッチェンの社員の処遇は，被告住友金属鉱山の社員と同様に扱われていたことなど，被告日本ケッチェンは被告住友金属鉱山の支配を受け，又は被告ら両社は一体であるといえるものであり，その実態は，被告日本ケッチェンが被告住友金属鉱山の一事業部あるいは一工場的な位置づけであったこと，②本件委託研究の遂行自体は，被告住友金属鉱山の業務であるが，本件委託研究は，委託研究費用の一切を実質的に負担し，研究施設を提供した被告日本ケッチェンの指揮監督の下に進められたこと，③本件委託研究に係る水素化処理触媒事業は，被告日本ケッチェンの独占的事業にほかならず，本件委託研究の成果物である本件各特許権は，被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェンに●（省略）●され，被告日本ケッチェンがその実施による利益を独占していることなどからすると，被告日本ケッチェンが原告らの「使用者等」（特許法３５条しかしながら，上記①の点については，被告日本ケッチェンは，被告住友金属鉱山とケッチェン社が共同出資して設立された合弁会社であり，被告住友金属鉱山が，その株式の５０％を保有し，被告日本ケッチェンに役員を派遣しており，人事面においても被告ら両社に交流があるが（争いがない
），被告ら両社は，社会的に独立した別会社であって（被告住友金属鉱山は資本金９３２億４２４２万１２４６円，被告日本ケッチェンは資本金４億８０００万円である
），被告ら両社が一体であるとはいえない


(1)前提事実
前記争いのない事実等と証拠（甲４，５，７，９，１４，２７，２８，３５，３７，乙３ないし６，丙１，２（枝番のあるものは枝番を含む。））及ア(ア)被告住友金属鉱山は，昭和４４年当時，水素化処理触媒の研究開発を進めていたが，単独では事業化する段階に至っていなかったことから，オランダ法人であるケッチェン社と共同出資して合弁会社を設立し，ケッチェン社の高度な触媒製造技術を導入して，日本国内において被告住友金属鉱山は，１９６９年（昭和４４年）１２月３１日，ケッチェン社との間で，水素化処理触媒の製造及び販売を行う合弁会社（被告日本ケッチェン）を日本に設立する旨の設立契約（本件設立契約）及本件設立契約（乙４）は，●（省略）●などを内容としている。また，本件補足契約（乙５）は，●（省略）●などを内容としている。(イ)被告日本ケッチェンは，昭和４５年４月９日に，被告住友金属鉱山及びケッチェン社の共同出資（出資比率各５０％）により設立された。被告住友金属鉱山と被告日本ケッチェンは，同月１０日，水素化処理本件技術援助契約（甲７）は，●（省略）●などを内容としている。●（省略）●を締結した。
その後，●（省略）●
イ(ア)被告日本ケッチェンは，平成３年４月，被告住友金属鉱山に対し，水素化処理触媒に関する研究開発を委託（本件委託契約）し，被告住友金属鉱山は，同月から平成６年３月までの間，本件委託研究を行った。その間の平成３年６月１０日，被告住友金属鉱山，被告日本ケッチェ平成３年契約（乙６）は，●（省略）●などを内容としている。(イ)ａ被告住友金属鉱山と被告日本ケッチェンは，本件委託研究の期間中，各年度ごとに，本件委託契約に基づく研究委託費について協議し，平成３年４月から平成４年３月までの分は●（省略）●，同年４月から平成５年３月までの分は●（省略）●，同年４月から平成６年３月までの分は●（省略）●とすることに合意し，被告日本ケッチェンは，被告住友金属鉱山に対し，上記研究委託費（合計●（省略）●を支払ｂ本件委託研究は，被告住友金属鉱山の裁量で，具体的な研究手法及び研究内容が決定され，千葉県市川市所在の被告住友金属鉱山の研究開発本部中央研究所において，原告らを含む，被告住友金属鉱山の従業員のみによって行われた。ただし，平成４年１０月に，本件委託研究は，基礎研究が終了し，商業化のための研究段階となり，工場規模での実験が必要となったが，被告住友金属鉱山には水素化処理触媒の製造ラインがなかったことから，愛媛県新居浜市所在の被告日本ケッチェンの新居浜工場の製造ラインを使用して，「スケールアップテスト」が１日行われた。そのスケールアップテストは，被告住友金属鉱山が実験条件等を立案し，その実験自体も，被告住友金属鉱山の指揮一方，被告住友金属鉱山の従業員が本件委託研究を実施するに際し被告日本ケッチェンから直接指示を受けるなどして指揮監督を受けることはなかった。もっとも，被告住友金属鉱山と被告日本ケッチェンは，平成２年始めころから，双方の研究開発の状況を報告する会議として技術担当者会議を定期的に開催しており，本件委託研究の期間中には開催された担当技術者会議の中で，本件委託研究に関する必要な事項の確認等が行われたことはあったが，被告日本ケッチェンが本件委託研究について具体的な研究手法等を指示することはなかった。また，本件委託研究に携わった被告住友金属鉱山の従業員が，被告(ウ)原告ら８名は，被告住友金属鉱山が実施する本件委託研究において，その職務として研究を進める中で，本件発明を完成させた。原告ら８名は，平成５年８月２４日（原告らについては同月４日）までに，被告住友金属鉱山に対し，本件発明の届出をし（乙３の１ないし１７），本件発明は，被告住友金属鉱山によって職務発明であるとの認定を受けたことから，原告ら８名は，乙１規程（被告住友金属鉱山が昭和６２年８月１日に制定実施した本件規程）の４条に基づいて，被告住友金属鉱山に対し，国内及び国外における本件発明に係る特許を受ける権利を譲その後，被告住友金属鉱山は，本件発明について，平成５年１１月１５日に本件日本国特許に係る特許出願を，同月１８日に本件米国特許及び本件欧州特許に係る特許出願をそれぞれ行い，平成７年１１月２１日に本件米国特許権の設定登録を，平成１０年９月２３日に本件欧州特許権の設定登録を，平成１１年３月１９日に本件日本国特許権の設定登録ウ(ア)被告住友金属鉱山は，本件米国特許権及び本件欧州特許権の設定登録を受けた後，本件米国特許及び本件欧州特許について，本件修正契約によりケッチェン社の契約上の地位を承継したアクゾ社に対し，●（省略）●を行っていた。
一方，本件日本国特許については，被告住友金属鉱山及び被告日本ケッチェン間の●（省略）●とされ，また，被告ら両社間の本件技術援助(イ)被告住友金属鉱山は，平成１６年３月２４日，被告日本ケッチェンに対し，本件各特許権を含む「炭化水素油の水素化処理触媒」に関するこれにより，本件日本国特許権については平成１６年５月７日に，本件米国特許権については同年８月１０日に，本件欧州特許権については同年１２月１日に，それぞれ被告住友金属鉱山から被告日本ケッチェン(ウ)被告日本ケッチェンは，前記(イ)のとおり被告住友金属鉱山から本件各特許権の譲渡を受けた後，被告日本ケッチェンが●（省略）●(エ)米国法人であるアルベマール社は，平成１６年８月２日，アクゾ社の触媒事業部門を買収するとともに，アクゾ社から，同社が保有する被その際，アルベマール社は，アクゾ社から，前記(ウ)の被告日本ケッチェンがした本件米国特許及び本件欧州特許についての実施許諾も引エ(ア)被告日本ケッチェンは，平成１０年から，日本において，「SuperTypeⅡActiveReaction   Sites」と称する一連の水素化処理触媒（ＳＴ被告日本ケッチェンが製造販売するＳＴＡＲＳ触媒は，本件日本国特(イ)アクゾ社は，平成１０年から，米国及びオランダ等の海外（本件設立契約に定める本件地域外の国）において，ＳＴＡＲＳ触媒の製造販売を開始した。
その後，平成１６年８月２日にアクゾ社の触媒事業部門を譲り受けたアルベマール社が，海外において，ＳＴＡＲＳ触媒の製造販売を行って
(2)「使用者等」該当性