対照図案３によれば，金魚鉢を表現するに際し，金魚鉢の中に金魚と水草を配置すること（対照図案３(5)(6)(9)(10)(12)），波打つような口が外側に開いた丸みのある形状の金魚鉢を真横から描   くこと（同(6)(13)(14)(15)(16)），   金魚鉢   の水面   を１本   の線で   描くこ   と（同(14)(15)(16)），水草を原告著作物③の形状のような形状で描くこと（同３(6)(13)(15)(16)）は，いずれもありふれた表現と認められる。被告著作物③は，金魚鉢の中に１匹の金魚と１本の水草を配置したものであり，枠は描かれていない。金魚鉢の形状は，上部右側及び左側下部の欠損箇所を含め原告著作物③のデッドコピーといってよいものであるが，水面は１本の線で略水平に描かれている。金魚と水草の左右の位置関係は，原告著作物③とは逆である。金魚は，原告著作物③の金魚の半分ほどの大きさで描かれ，全体が黒色であり，腹部の切れ込みや尾ひれの切れ込みはない。また，金魚には左斜め上方を向いた目が付けられ，金色の気泡が３個吐き出されるように描かれている。水草は，左右を反転させているほかは原告著作物③の水草と略同一の形状である。そうすると，被告著作物③は，原告著作物③と全体の構図，金魚鉢及び水草の形状等において類似する点もあるが，絵柄の主役ともいうべき金魚が一見して全く別のものであり，大きさや描き方も異なることから，全体から受ける印象も相当程度異なり，原告著作物③と実質的に同一であるということはできない。
エ原告著作物④と被告著作物④（百合の花）について原告著作物④は，略正方形に縁取りした枠に百合の花，茎及び葉を配置したものである。花は，絵柄の略中央に枠を一部覆い隠すように，太い線で，やや右下を向いて大きく描かれている。そして，枠の左側に枠を覆い隠すように略直線状の茎があり，枠の左下から中央及び右に向かって２枚の葉が配されている。
対照図案４によれば，百合を表現するに際し，花，茎及び数枚の葉を描くこと（対照図案４(9)(11)(12)(13)(14)），花を枠の略中央に描くこと（同(1)(9)），花及び葉を原告著作物④のような形状で描くこと（同(1)(9)(12)(13)）は，いずれもありふれた表現と認められる。原告著作物④は，このようなありふれた素材又は構図を組み合せて百合を表現したものにすぎず，顕著な表現上の特徴が存在すると認めることは困難であるから，これと酷似する表現にしか複製の成立を認めることはできないと解される。
被告著作物④は，略正方形に縁取りした枠に百合の花，茎及び葉を配置したものである。花は左上を向いて原告著作物④よりも細めの線で小振りに描かれ，茎は枠の下方から右方に向かって湾曲するように描かれ，葉は２枚，左右上方に向かうように描かれている。枠は，茎によって隠されている下方の１か所のほかは２か所が欠損しているのみである。このように，被告著作物④は，花の向きや構図全体に占める大きさ，線の太さ，茎及び２枚の葉の配置，枠の欠損のさせ方等において相違点があり，原告著作物④を複製したものということはできない。オ原告著作物⑤と被告著作物⑤⑥（招き猫）について原告著作物⑤は，首輪に鈴を付けた招き猫が左前足を挙げている構図を正面から太めの線で描いたものであり，枠は描かれていない。耳は丸みがあり，目はやや上向きに細めに描かれている。ひげは左右に３本ずつあり，口はへの字形である。体の斑点は，左肘，右肩及び左足の脛の内側に丸みをもって描かれている。
対照図案５によれば，招き猫を描くに際し，正面を向いた座位の猫が一方の前足を挙げ他方の前足を地面に付けたポーズとすること（対照図案５(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(13)(17)(18)(19)(27)(28)。置物の写真を含む。以下同じ｡），首輪と鈴を付けること（同(2)(6)(9)(11)(21)(23)(28)(29)），左肘，右肩及   び左足   に丸み   のある   斑点を   付ける   こと（   同(9)(13)(18)(19)(21)(23)(28)）は，いずれもありふれた表現と認められる。招き猫は商売繁盛等の縁起物として古くから置物として制作された造形物であり（乙１８），原告著作物④は，招き猫に典型的に見られる上記のような特徴を組み合せて招き猫を表現したものにすぎず，顕著な表現上の特徴が存在すると認めることは困難であるから，これと酷似する表現にしか複製の成立を認めることはできないと解される。被告著作物⑤⑥は，配色を異にするが，いずれも構図の同じ招き猫を描いたものであり，枠はない。被告著作物⑤⑥の招き猫は，首から下の構図は原告著作物に酷似しているが，片方の前足を挙げている点，左肘，右肩及び左後足の３か所に斑点を付する点は，上記のとおり他の著作物にも見られるものである。他方，その頭部の描き方及び顔面の表情においては，原告著作物⑤とは大きく異なっており，耳は略三角形で小さく，頭頂部には斑点がある。また，目と口は笑っているかのように描かれており，ひげは左右に２本ずつある。
このように，被告著作物⑤⑥は，これに接する者に最も大きな印象を与える頭部の描き方及び顔面の表情において原告著作物⑤と大きく異なるものであるから，その複製に当たるということはできない。カ原告著作物⑥と被告著作物⑦（雪うさぎ）について原告著作物⑥は，略円形に縁取りした枠の中に，足部を描かない右向きのうさぎを中央よりやや上方に１羽配置したものであり，うさぎの周りに雪を表す斑点が多数描かれている。耳は頭部から後方に向かって長く突き出るような線描であり，目は一つだけ付けられている。雪うさぎは，雪でうさぎを模して作り，南天の実を目に，譲り葉を耳に使う新年の飾り物であり（乙２１），対照図案６の雪うさぎはいずれも耳が葉のように描かれている。これに対し，原告著作物⑥の雪うさぎの耳は，頭部から実際の耳が突き出るように描かれており，この点が原告著作物⑥の表現上の特徴ということができる。


被告著作物⑦は，略円形の金色の地を斑点状に白抜きした雪の中に，左側を向いたうさぎを略中央に１羽配置したものである。うさぎは，原告著作物⑥よりも大きく，丸みをもって描かれている。目は二つあり，耳は黒色で葉のような形状をしている。また，雪を表す斑点は，原告著作物⑥のものよりも大きく描かれ，数は少ない。
このように，被告著作物⑦は，原告著作物⑦の表現上の特徴である耳の形状を備えておらず，枠の有無，うさぎの向き・大きさ，目の配置等も異なるものであり，原告著作物⑥の複製に当たるということはできない。
キ原告著作物⑦と被告著作物⑧（ぶどう）について原告著作物⑦は，略正方形に縁取りした枠の中にぶどうの蔓，葉，房及び巻きひげを配置したものである。塗り潰した６個の円形の実を重なり合わないように逆三角形状に配置して房が描かれ，その上方に蔓が，左上に１枚の葉が，右上に１本の巻きひげがそれぞれ配置されている。葉は，縁取りの一部を覆うように描かれている。
対照図案７によれば，ぶどうを描くに際し，蔓及び葉を上方に，房を中央に，巻きひげを余白に描くこと（対照図案７(1)(15)），塗り潰した複数の円形の実を重なり合わないように逆三角形状に配置して房を表現すること（同(14)），葉及び巻きひげを原告著作物⑦のような形状で描くこと（同(1)(14)(15)）は，いずれもありふれた表現と認められる。被告著作物⑧は，略正方形に縁取りした枠の中にぶどうの蔓，葉，房及び巻きひげを配置したものである。房は，金色に塗り潰した９個の実を重なり合わないように略逆三角形状に配置して描かれ，その上方に蔓が，左上及び右上に２枚の葉が，右側の余白に１本の巻きひげがそれぞれ配置されている。左上の葉は，縁取りの一部を覆うように描かれているが，葉は原告著作物⑦の描き方よりも簡略化されている。このように，被告著作物⑧は，ぶどうの葉の枚数・形状，房の数・色，巻きひげの配置等において原告著作物⑦と異なるものであるから，その複製に当たるということはできない。
ク原告著作物⑧と被告著作物⑨（千鳥）について
原告著作物⑧は，略円形に縁取りした枠の中に千鳥と波を配置したものである。枠の上方には千鳥が左下から右上に向かって飛び立つように描かれ，両足は隣り合わせに近接して描かれている。枠の下方には，波が三つの動きのある渦巻き紋をもって描かれ，枠が大部分欠損している。対照図案８(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13)によれば，千鳥を原告著作物⑧のような形状で描くことはありふれた表現と認められるが，原告著作物⑧のように波が動きのある渦巻き紋をもって描かれたものは見当たらず，この点に原告著作物⑧の表現上の特徴があるものと認められる。被告著作物⑨は，略円形に縁取りした枠の中に千鳥と波を配置したものである。枠の上方には，金色の線描の千鳥が，右下から左上に向かって飛び立つように描かれ，両足はやや離して描かれている。枠の下方には，動きを欠いた流水紋が川のように描かれ，枠の欠けはほとんど見られない。
このように，被告著作物⑨は，原告著作物⑧の表現上の特徴である動きのある渦巻き紋が描かれておらず，流水紋が川のように描かれている上，千鳥の描き方が原告著作物⑧とは相違するから，原告著作物⑧の複製に当たるということはできない。
ケ原告著作物⑨及び被告著作物⑩（撫子）について原告著作物⑨は，略円形に縁取りした枠の中に，３輪の撫子の花と茎及び葉を配置したものである。枠は二重の円形をもって描かれ，所々に欠けが見られる。花は，上方，左方及び下方に３輪の花が枠の中を余白が少なく覆い尽くすような大きさで描かれている。花は，黒色のものが２輪と白色のものが１輪描かれているが，中心の点の周りに撫子に特徴的な複数の切れ込みのある略二等辺三角形の花弁が５枚描かれていることから，一見して撫子と分かるものである。
対照図案９によれば，撫子を描くに際し，端部に複数の切れ込みのある略二等辺三角形の花弁５枚をもって花を表現すること（対照図案９(12)(14)(17)），   花を白   色と黒   色で描   き分け   ること   （同(7)(8)(9)(12)(13)），茎ないし葉を原告著作物⑨のような形状で描くこと（同(3)(4)(5)(7)(8)(9)(12)(17)）は，いずれもありふれた表現と認められる。
被告著作物⑩は，略円形に縁取りした枠の中に，３輪の花と茎及び葉を配置したものである。枠は単線の円形をもって描かれ，所々に欠けが見られる。花は上方，左方及び下方に３輪配置されているが，小さいものであり，花弁は全て黒色で表現されている。花弁の端部には，撫子に特徴的な複数の切れ込みがなく，桜草のような一つの大きい切れ込みしかない。また，花の中央部の点は金色に着色されている。このように，被告著作物⑩は，そもそも原告著作物⑨とは異なり，撫子を素材とすることが一見して明らかなものではない上，枠の描き方，花の大きさや描き方にも少なからぬ相違点があり，原告著作物⑨の複製に当たるということはできない。
(3)被告は，被告著作物②が原告著作物②に依拠して制作されたことを否認する。しかしながら，被告著作物②には，白黒を反転させた数枚の葉を描くという原告著作物②の表現上の特徴が再製されていること，その全体的な構図も酷似していることに加え，少なくとも被告著作物③の金魚鉢が原告著作物③の金魚鉢を模倣したものであることは明らかであって（前記(2)ウ），被告のデザイン担当者は原告著作物の掲載されたカタログ等（甲７の１～３。なお，同証拠によれば，これらはいずれも，被告商品の製造販売時期より前の平成１６年以前に頒布されたものと認められる。）に接する機会があったと推認されることに照らし，被告著作物②は原告著作物②に依拠して制作されたものと認めるのが相当である。
(4)以上によれば，被告著作物②の製造販売は，原告が原告著作物②について有する著作権（複製権）を侵害するものと認められる。さらに，上記認定判断に照らし，上記の著作権侵害について，被告に少なくとも過失があったことは明らかというべきである。
２争点(2)（差止請求等の当否）について


平成２７年１月２９日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１４４号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１２月８日
判決
原告         株式会   社キムラメド訴訟代   理人弁   護士         田端聡   朗
被告         特許庁   長官
指定代理人          酒井福   造
堀    内    仁    子
被告補助参加人         クロス・メディカルサービス株式会社訴訟代   理人弁   護士         風祭靖   之
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理   由
第１原告の求めた裁判
特許庁が異議２０１２－９００３６４号事件について平成２６年５月１３日にした異議の決定を取り消す。
第２事案の概要
本件は，登録異議の申立てに基づいて商標登録を取り消した異議の決定の取消訴訟である。争点は，①商標法４条１項１０号該当性の有無，②商標法４条１項７号該当性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，下記商標（以下「本件商標」という。）について，指定商品及び指定役務を，第１０類「医療用機械器具」及び第３７類「医療用機械器具の修理又は保守」として商標登録（出願日：平成２３年１２月１９日，登録査定日：平成２４年８月２日，登録日：同年９月２８日。登録第５５２４１１８号。以下「本件商標登録」という。甲１，５６の１・２）を受けた商標権者である。
（本件商標）
被告補助参加人は，平成２４年１２月２０日，本件商標登録は，公序良俗に反し，また，木村医科器械株式会社（以下「木村医科器械」という。）が使用していた下記二種類の商標（以下「木村商標１」及び「木村商標２」という。）との出所混同を生ずる等として，本件商標登録につき登録異議（異議２０１２－９００３６４号）を申し立て（甲４９），特許庁は，平成２６年５月１３日，本件商標登録を取り消すとの異議の決定（以下，単に「決定」という。）をし，その決定謄本は，同月２１日，原告に送達された。
（木村商標１）
（木村商標２）
２決定の理由の要点
決定は，次のとおり，本件商標は，商標法４条１項１０号及び同条１項７号に該当するとして，本件商標登録を取り消した。
(1)商標法４条１項１０号について
ア木村商標１及び２の周知性
木村医科器械（昭和４１年５月２１日に設立。平成２３年４月２５日に破産手続開始。平成２４年３月１２日に破産手続廃止決定。）は，遅くとも平成１０年２月には，その業務に係る商品「医療用機械器具」について，木村商標１又は２を表示しており，また，該商標の下でその業務に係る役務「医療用機械器具の修理及び保守」の提供も行っていたといえるものであって，平成２２年９月２９日に，事実上，被告補助参加人（申立人）にその事業を承継するまでの間，継続して，その業務に係る商品に木村商標１又は２を表示し，該商標の下で役務の提供をして，全国の主要都市に設けた営業所を拠点に営業活動を行ってきたことが認められる。したがって，木村商標１及び２は，本件商標が登録出願された平成２３年１２月１９日において，木村医科器械の業務に係る商品「医療用機械器具」及び役務「医療用機械器具の修理及び保守」を表示するものとして，少なくとも，医療用機械器具の取引者や主な納入先である大学の医学部附属病院等の需要者の間には広く認識されていたものと認めることができ，営業活動が長期に及ぶことなどから，その周知性は，本件商標の登録査定日（平成２４年８月２日）においても継続していたものと推認することができる。
木村商標１及び２の周知性は，木村医科器械の事業の停止により直ちに消滅するとはいえないものであって，木村医科器械の事業の停止が広報されていることや，該商標を使用する商品又は役務に係る事業に許認可が必要であること等の特殊性は，本件商標の商標法４条１項１０号該当性の要件に直接関係するものではない。イ本件商標と引用商標との類似性及び指定商品・役務との類似性本件商標と木村商標１及び２とは，同一又は類似の商標であると認められ，本件商標の指定商品及び指定役務と木村商標１又は２の使用に係る商品及び役務は，ともに「医療用機械器具」，「医療用機械器具の修理及び保守」であり，同一の商品又は役務である。
ウ以上によれば，本件商標は，他人（木村医科器械）の業務に係る商品「医療用機械器具」及び役務「医療用機械器具の修理及び保守」を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されていた商標と同一又は類似する商標であって，その商品又は役務と同一の商品又は役務について使用する商標というべきであるから，商標法４条１項１０号に該当する。
(2)商標法４条１項７号について
商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には，該商標を指定商品あるいは指定役務について使用することが「社会の一般道徳観念に反するような」場合が含まれると解されるところ，これには，ある商標をその指定商品又は指定役務について登録し，これを排他的に使用することが，該商標をなす用語等につき該商標出願人よりもより密接な関係を有する者等の利益を害し，剽窃的行為であると評することのできる場合も含まれる。本件商標と木村商標１及び２は，実質的に同一といい得るほど酷似している商標である。そして，木村商標１は，遅くとも平成１０年２月以降，木村医科器械の主たる商標として継続的に使用されてきたものであり，木村医科器械について，平成２３年４月２５日に東京地方裁判所により破産手続が開始され，平成２４年３月１２日に費用不足による破産手続廃止の決定が確定したとしても，そのことにより一定の信用が蓄積された財産としての木村商標１が消滅するものではなく，被告補助参加人と木村医科器械の破産管財人との間の木村医科器械の在庫品に関する平成２３年６月９日付け動産売買契約の締結及び木村商標１等に関する平成２４年３月１２日付け商標譲渡契約の締結により，被告補助参加人に譲渡されたとみるのが相当である。


他方，原告は，木村医科器械を平成２２年７月１５日に退職したＡ（現原告代表者）が平成２３年１月２１日に，医療機器・健康機器の製造販売及び修理等を業とする会社として設立したものであり，その代表取締役であるＡは，木村医科器械及び同社が使用していた木村商標１の存在について熟知していたといえる。してみると，原告は，本件商標の登録出願前から，木村医科器械の破産手続開始決定やその後の経緯について知り得ることができたものであって，木村医科器械の在庫売買等に当たって木村商標１が使用されることを十分に知っていながら，木村商標１が商標登録されていないことを奇貨として，これと実質的に同一といい得るほど酷似している本件商標を木村医科器械の破産管財人の承諾を得ずに先取り的に商標登録出願し，登録を得たものであって，原告が医療機器・健康機器の製造販売及び修理等を業とする会社である事実に照らせば，原告の行為は，木村医科器械及びその事業の譲受人の事業の遂行を阻止し，木村商標１による利益の独占を図る意図でしたものであって，剽窃的なものといわなければならない。したがって，本件商標登録出願の経緯には，著しく社会的妥当性を欠くものがあり，その商標登録を認めることは，公正な競業秩序を害し，公序良俗に反するものであるから，商標法４条１項７号に該当する。
第３原告主張の決定取消事由
１取消事由１（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）
(1)木村商標１及び２の周知性について
周知商標とは，特定人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして，商標登録出願時に我が国内の取引者，需要者の間に広く認識されている商標である。そして，本条の趣旨は，出所混同の防止であることから，出所の混同可能性がないような商標については，周知性がなく，たとえ過去において周知性があったとしても，当該周知性が消滅しているというべきである。
ア登録出願時
木村医科器械は，平成２２年９月２９日に事業を停止し，その旨を広く周知していることから，本件商標をもって，木村医科器械の商品又は役務と誤認混同を与えることはない。特に，木村医科器械の行っていた事業は，通常の事業と異なり，薬事法に基づく許認可等が必要となる事業であることから，倒産した会社が，当該商品又は役務を提供することができないこと（薬事法１９条，４０条，１０条）については，取引者，需要者も当然知っているという特殊性がある。また，本件のように，薬事法による許認可が必要となり，特定の市場で流通する商品や限定された市場においてのみ提供される役務については，取引の実情を十分考慮に入れる必要がある。すなわち，医療機器は高額であり，リスクの高い商品であることから，販売業者だけで対応することができず，専門的な知識と技術を要する製造販売業者による機器の内容や操作方法の説明が必要となるのであり，このような医療機器の取引の実情からすると，取引者，需要者は，本件商標を見ただけで商品を購入，又は役務の提供を受けるものではなく，当該医療機器の製造販売業者や修理業者（いずれも許可をもっているもの）が誰であるかを確認し，その者から具体的な医療機器等の説明を受け，その上で納品等も受けるのである。そうすると，本件商標が使用されていたとしても，その出所を混同することはあり得ない。特に，人工呼吸器や全身麻酔器は，定期的なメンテナンスが法令により義務付けられており，メンテナンスは修理業の許可を得た業者のみが行うことができることから，メンテナンスを行うことができることは商品購入における関心事であるので，その点からも，本件商標をもって出所混同を生じることはない。さらに，医療機器の包装表示方法については薬事法によって具体的かつ厳密にルールが義務付けられており，製造販売業者の名称や住所，製造業者の氏名や住所などを商品や添付文書に明示しなくてはならない（薬事法６３条，同法６３条の２，同法施行規則２２２条）。したがって，原告が本件商標を使用していたとしても，商品には製造販売業者として木村医科器械の名前ではなく，原告である「キムラメド」の名前が表示されることから，取引者・需要者が出所を混同することはない。
イ登録査定時
前記アの事情に加え，木村医科器械は，平成２４年３月１２日に破産手続が異時廃止により終了しており，法人としても存在していないことから，登録査定時である平成２４年８月２日において，本件商標をもって木村医科器械の商品又は役務であると出所を混同することはない。また，登録査定時には，原告による木村医科器械製品を対象とする修理業が開始しており，原告が全国の病院機関，取扱業者，仕入業者にその旨を通知したことによっても，木村医科器械の破産手続の異時廃止の事実は周知された。
そして，本件商標の顧客吸引力は強くなく，被告補助参加人は木村医科器械が再建されたものであるとの取引者，需要者の認識もなく，取引の継続性もないことから，本件では，破産会社の商標権の効力が続かないことは明らかである。したがって，本件商標をもって，木村医科器械が販売しているなどの出所混同が生じることはあり得ず，周知性は消滅している。
ウ木村商標２の周知性
木村商標２は，平成２０年に当時の木村医科器械の管理部責任者であったＡが制作したものであり，木村商標２が実際に使用されたのは，平成２０年以降平成２２年９月までの短い期間である上，この期間においても木村商標１と木村商標２は併用して使用されているため，木村商標２に周知性があったとは到底いえない。(2)本件商標と木村商標１及び２の類似性について本件商標と木村商標１は「ＫＩＭＵＲＡ」部分の文字形状が異なっており，また本件商標は専ら青色を使用するのに対して，木村商標１は黒色か赤色を使用している。また，木村商標１は「ＫＫＩＭＵＲＡ」の文字を縁取る四角が特徴的であるのに対し，本件商標にはその四角がない。
よって，これら２つの商標から受け取れる印象は，一見して異なる。また，木村商標２には「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」の文字が下部にあるため，本件商標と同一でないことは一見して分かる。２取消事由２（商標法４条１項７号該当性判断の誤り）
(1)適用関係の誤り


商標法は，出願人からされた商標登録出願について，同法４条１項各号において商標登録を受けることができない要件を個別具体的に定めているところ，商標法のこのような構造を前提とするならば，少なくとも，これらの条項（商標法４条１項８号，１０号，１５号，１９号）の該当性の有無と密接不可分とされる事情については，専ら，当該条項の該当性の有無によって判断すべきである。また，当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して，先願主義を採用している我が国の商標法の制度趣旨や，国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた商標法４条１項１９号の趣旨に照らすならば，それらの趣旨から離れて，同条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは，商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので，特段の事情のある例外的な場合を除くほか，許されないというべきである。これを本件についてみると，本件は，本件商標の登録について，被告補助参加人が自己に属することを主張している事案であるから，まさに当事者同士の私的な問題である。そして，本件は，現に，被告が，商標法４条第１項１０号該当性を争点としているものであることから，同条１項７号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」を適用すべき事例でないことは明らかである。したがって，商標法４条１項７号該当性を認めた決定は，誤りである。(2)「剽窃的な行為」に該当するとする事実認定の誤り原告の本件商標登録は，以下のとおり，具体的な事実関係においても「剽窃的な行為」に当たるとはいえない。
ア「秘密保持に関する誓約書」については，木村医科器械がＡの退職手続をしなかったことから，退職手続をしてもらうことと引き換えに，強制的に提出をさせられたものである。当該誓約書は，木村医科器械の経営上の必要性から要請されたものではなく，個人的な感情をもって，Ａを強要して作成させたものであるから無効である。
また，上記秘密保持の合意は，従業員の退職後の職業選択の自由を侵害し得るものであり，合理性がなく無効である。さらに，木村医科器械は，原告が事業を開始する以前に事業停止しており，破産管財人も事業を継続してないので，そもそも競合避止義務を負う相手方も存在しない。
したがって，Ａが原告を設立したことは，剽窃的行為とはいえないことは明らかである。
イ被告補助参加人は，木村医科器械の事業を承継していないことから，原告が本件商標を取得することで，被告補助参加人の事業を妨害し，独占的利益を得るような関係にはない。木村医科器械が被告補助参加人に売却したものは，在庫品，及び品目の承認にすぎず，被告補助参加人は，事務所，工場，従業員，取引先等との契約上の地位などの営業目的のために組織化され，有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部，あるいは，営業的活動の全部又は重要な一部を，一切引き継いでいない。また，被告補助参加人は，木村医科器械の事業の重要部分に当たる「製造業」許可，「製造販売業許可」，「販売業」許可，及び「修理業」許可を引き継いでおらず，そもそも，引き継ぐことができないものである。ウ被告は，未登録商標である木村商標が被告補助参加人に譲渡されたと主張するが，これは，被告補助参加人が，資産として全く認識していなかったものを破産管財業務の終了間際になって，原告の業務を妨害するために購入に至ったものである。
登録前の出願商標には登録商標の使用を専有する権利（商標法２５条）や第三者による登録商標の使用禁止権（同法３７条）といった排他的請求権はないから，未登録商標を譲渡したとしても，登録商標としての譲渡の効力があるのではなく，ただ単に，先使用権（同法３２条）を有し得るにすぎない。そして，先使用権は，その性質上，業務を承継した者のみが承継することができ（同法３２条第１項後段），法的構成としては，先使用権の承継の形式ではなく，業務継承者に事実状態の継承の結果として先使用権を認めており，先使用権の要件は承継者・被承継者のいずれにも備わっていることを要する。
そうすると，未登録商標の承継は法的に存在せず，単に業務を承継した場合には，業務承継者の事実状態として新たに先使用権が認められれば，先使用権を主張することができるにとどまる。
これを本件について見ると，被告補助参加人が，本件商標登録の出願をする以前から，本件商標を使用した事実はなく，また，自己の業務として周知性を獲得していたという事実も存在していないことから，被告補助参加人は先使用権を主張することもできない。
したがって，破産管財人から譲り受けた未登録商標は，第三者に対抗し得る登録商標権としての効力はなく，また，被告補助参加人の先使用権さえ認められないことからすると，何らかの商標権としての第三者対抗力はない。そして，当該未登録商標権の譲渡をもって，事業の譲渡があったと考えることもできない。エ以上によれば，原告の行為が剽窃的な行為に該当するということはできず，決定のした事実認定は誤りである。
第４被告及び被告補助参加人の反論
１取消事由１に対し


(1)原告の主張１(1)（木村商標１及び２の周知性）に対し木村医科器械は，「医療用具の製造販売並びに輸出入，医療用具の修理並びに賃貸」等を目的として昭和４１年５月２１日に設立されて以来，そのエンドユーザーの信頼性も高い企業として，事業を継続していたものであるところ，木村医科器械は，その業務に係る商品「医療用機械器具」及び役務「医療用機械器具の修理及び保守」について，遅くとも平成１０年２月には木村商標１を，遅くとも平成２０年頃には木村商標２を表示していたものであり，平成２２年９月２９日にその事業を事実上停止するまでの間，業界紙における広告，カタログ，取引伝票等に，木村商標１又は２を表示して，主要都市に設けた営業所を拠点に，全国にわたる各大学の医学部附属病院やその他国公立病院，民間の病院等に，商品及び役務を提供していた。そして，何人かに使用されていた商標は，たとえ，その使用をやめても一定期間，その商標に化体した信用が残存するものであり，他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあることは必定であって，該商標が周知であったものであれば，その期間は長期に及ぶものである。本件についていえば，周知商標である木村商標１及び２に化体した信用は，破産により直ちに消滅するものではなく，本件商標登録出願時又は登録査定時が木村医科器械の事実上の事業停止時からさほど経過しておらず，しかも，破産管財人の管理下による「動産売買契約書」（甲１４）等により，木村医科器械の業務に係る商品が被告補助参加人に引き継がれていることから，これらの商品は，その後，当然に取引され得るものである。そうすると，木村商標１及び２は，需要者等に木村医科器械の業務に係るものとして認識されるものであり，その周知性は，当面の間，否定されるものではない。そして，木村医科器械は，本件商標の登録出願日（平成２３年１２月１９日）前に破産手続が開始されたものの，平成２４年３月１２日まで存続していたものである。
以上からすれば，木村商標１及び２は，木村医科器械の事業の停止である平成２２年９月２９日からさほど経過していない本件商標登録出願時である平成２３年１２月１９日及び登録査定時である平成２４年８月２日においても，その周知性は維持されていたということができる。
してみれば，木村商標１及び２は，木村医科器械の業務に係る商品「医療用機械器具」及び役務「医療用機械器具の修理及び保守」を表示するものとして，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，少なくとも医療用機械器具の取引者や主な納入先である大学の医学部附属病院等の間には広く認識されていたものである。(2)原告の主張１(2)（本件商標と木村商標１及び２との類似性）に対し本件商標は，前記第２，１（本件商標）のとおり，青色で表したローマ字「Ｋ」と，その右に，青色で塗られた横長長方形内に，「ＫＩＭＵＲＡ」のローマ字を白抜きで表した構成よりなるものである。
これに対し，木村商標１は，前記第２，１（木村商標１）のとおり，黒色で表したローマ字「Ｋ」と，その右にある，黒色で塗られた横長長方形内に，「ＫＩＭＵＲＡ」のローマ字を白抜きで表し，全体を横長長方形の細い輪郭で囲んだ構成よりなるものである。
してみると，本件商標と木村商標１とは，色彩が青色であるか黒色であるかの差異，横長長方形の細い輪郭の有無の差異，ローマ字「Ｋ」の上下の横線の太さの差異を有するが，商標の主要部といえるローマ字「Ｋ」と，その右の横長長方形内に白抜きで表された「ＫＩＭＵＲＡ」のローマ字において同じくするものであるから，これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は，外観上相紛れるおそれがあるばかりでなく，「ＫＩＭＵＲＡ」の文字より生ずる「キムラ」の称呼が生ずる点において共通し，また，そのことから氏である「木村」を想起させる点においても共通するものである。
したがって，本件商標と木村商標１とは，外観，称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのある類似の商標であるといえる。また，木村商標２は，前記第２，１（木村商標２）のとおり，本件商標と同一の構成よりなる部分に，横書きにした「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」の文字を下部に付加した構成よりなるものであるところ，その構成中の「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」の文字部分は，「医療器具」の意味を有するものであり，木村商標２が使用される医療用機械器具及びその修理又は保守との関係からみると，自他商品・自他役務の識別機能を有しない部分といえるから，その要部は，ローマ字「Ｋ」と，その右の横長長方形内に白抜きで表された「ＫＩＭＵＲＡ」のローマ字の部分である。
してみると，本件商標と木村商標２とは，実質的に同一の商標といえる。以上より，本件商標と木村商標１及び同２とは，同一又は類似の商標であり，その旨判断した決定に誤りはない。
２取消事由２に対し


本件商標に係る商標権者（原告）は，木村医科器械を平成２２年夏頃に退職したＡが医療機器・健康機器の製造販売及び修理等を業とする会社として平成２３年１月２１日に設立したものであり，その代表取締役は，設立時からＡである。そして，原告は，平成２３年８月頃の「木村医科器械（株）の事業停止に伴う同社製品の保守点検業務の開始につきまして」と題する書面（甲４４）及び平成２３年１１月１１日付け「通知書」（甲３９）の内容からすると，本件商標の登録出願前から，木村医科器械の破産手続中に，木村商標１の売却，又は，被告補助参加人に譲渡された木村医科器械の在庫売買等に当たって，木村商標１又は２が使用されることを知り得たものであり，製造販売承認の権利の承継等が行われることも知っていながら，木村医科器械が永年使用してきた木村商標１が商標登録されていないことを奇貨として，これと実質的に同一といい得るほど酷似している本件商標を，木村医科器械の破産管財人の承諾を得ずに先取り的に商標登録出願し，登録を得たものである。しかも，原告により本件商標の登録出願がなされたのは，木村医科器械の破産手続廃止の決定が確定する前である。
原告が医療機器・健康機器の製造販売及び修理等を業とする会社である事実に照らせば，原告の行為は，破産管財人の管理下にある経済的価値のある商標を私物化し，木村医科器械及びその事業の譲受人の事業の遂行を阻止し，木村商標１による利益の独占を図る意図でしたものであって剽窃的である。すなわち，本件商標の登録出願の経緯は，著しく社会的妥当性を欠くものであるから，その商標登録を認めることは，商取引の秩序を乱すものであって，到底容認し得ない。よって，本件は，原告が主張するような単なる私益的事情による紛争ということはできないものであり，本件商標登録は，商標法４条１項７号に違反してなされたものであり，その該当性を認めた決定に誤りはない。
３被告補助参加人の反論（追加）
木村医科器械が木村商標１又は２を表示していた商品は，木村医科器械が事業停止した平成２２年９月２９日以降においても，全国にわたる各大学の医学部付属病院やその他国公立病院，民間の病院等で相当数使用され，又は保管されていた。例えば，木村医科器械が木村商標１及び２を表示していた商品のうち，人工呼吸器（耐用年数７年）は，平成１５年から木村医科器械が事業停止した平成２２年までの間に計２１７３台出荷しており，麻酔器等（耐用年数８年）に至っては，平成１４年から平成２２年までの間に３７０９台出荷していたのであり，合計で５８８２台出荷していたことになる。この出荷台数に残存数を５０％として見積もっても，現在でも計２９４１台が医療用機械器具の取引者や主な納入先である大学の医学部付属病院等において使用され，又は保管されていることが推定される。そうすると，木村商標１及び２は，少なくとも本件商標の登録出願時である平成２３年１２月１９日及び登録査定時である平成２４年８月２日においても依然としてその周知性を維持していたものであって，木村医科器械の業務に係る商品を表示するものとして，医療用機械器具の取引者や大学の医学部付属病院等の間に広く認識されていたものといえる。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）について
(1)認定事実
当事者間に争いのない事実，後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア当事者等
木村医科器械は，「医療用具の製造販売並びに輸出入，医療用具の修理並びに賃貸」等を目的として昭和４１年５月２１日に設立された株式会社であるが，平成２３年４月２５日に東京地方裁判所により破産手続が開始され，平成２４年３月１２日に費用不足により破産手続廃止の決定に至り，確定している（甲５）。原告は，平成２３年１月２１日に，「医療機器・健康機器の製造販売及び修理等」を目的として設立された株式会社であり，木村医科器械の元役員であったＡが設立当初から代表取締役を務めている（甲７）。
被告補助参加人は，平成２０年１２月１９日，「医療用具の製造販売並びに輸出入，医療用具の修理並びに賃貸等」を目的として設立された株式会社である（甲１１）。
イ木村医科器械の営業について
木村医科器械は，主に，麻酔器及び人工呼吸器並びにこれらの関連機器の製造販売，保守管理，修理，賃貸等を業とし，東京に本社を置き，平成１５年ころまでは，大阪，名古屋，福岡に営業所，鹿児島に事務所を設け，西日本地区を重点に営業活動を行っていたが，東日本地区での営業が拡大するに至ったことから，同年３月に札幌に，その後，仙台にも営業所を設けていた。
木村医科器械の主要な納入先は，東京大学医学部附属病院，東京医科歯科大学病院，帝京大学医学部附属病院，日本大学医学部附属病院，群馬大学医学部附属病院のほか，北海道から沖縄に至る全国各地の大学の医学部附属病院やその他国公立病院，民間の病院，動物病院等であり，直接の販売先として，医療機器業者や，リース会社等があった。（以上，甲１５～１８，２１～２３，２５～２８，６０，６１。枝番号の書証を含む。以下同じ。）
木村医科器械が木村商標１又は２を表示していた商品のうち，人工呼吸器（耐用年数７年）は，平成１５年から木村医科器械が事業停止した平成２２年までの間に計２１７３台，麻酔器等（耐用年数８年）は，平成１４年から平成２２年までの間に３７０９台出荷された（丙１～４）。
ウ木村医科器械及び製品に関する新聞の記載


(ｱ）２００２年（平成１４年）９月１日付け医理産業新聞には，「木村医科器械ＩＳＯ９００１／１３４８５    東京本社・全営業所で認証を取得」の見出しの下，「木村医科器械・・・は，製造技術部・営業部門（本社及び全営業所）において高圧ガス保安協会ＩＳＯ審査センターを通じ，『ＩＳＯ９００１』『ＩＳＯ１３４８５』の認証を取得した・・・。認証範囲は，麻酔器，人工呼吸器及び麻酔ガス気化器の設計・開発・製造・据え付け及び付帯サービスとなっている。同社は，昭和４０年創業以来，麻酔科領域を中心に研究開発に取り組んでき，学際的にも数多くの医学・理学・工学等の研究者，専門医の指導や支援を受け，高品質で独創的な製品を供給し続けている。優秀性と安全性も高く評価され，エンドユーザーの信頼を得ている。・・・」との記載がある（甲２６の１）。同日付けの日本医科器械新聞には，「木村医科器械の本社・全営業所でＩＳＯ９００１／１３４８５認証取得総力あげて医療の未来へチャレンジ」との見出しの下，「麻酔機・人工呼吸器並びに関連機器メーカーの木村医科器械・・・は昨年来より１年余をかけて国際品質保証のＩＳＯ取得へ向けて全社的に取り組み挑戦してきた結果，同社が設計・生産している麻酔器・人工呼吸器，麻酔ガス気化器及び関連付属品を対象製品として，製造技術部・営業部門（本社及び全営業所）における設計・開発・製造・据え付け・付帯サービスを範囲とするＩＳＯ９００１／ＩＳＯ１３４８５の認証を取得することができ・・・た。同社は，昭和４０年に創業，以来著しく進歩する医学，医療に着目し，特に麻酔科領域の麻酔器，人工呼吸器，蘇生器及びペインクリニック関係医療機器の研究開発にいち早く鋭意取り組み，近代医療の多様化に応えてきた。又，学際的には，数多くの医学・理学工学等の学者，研究者，専門医の指導や支援を受けつつ，常に明日の医療を見据え，人から動物に至るまでの高品質医療を目指して独創的製品づくりに努力してきている。今日では，品質の優秀性と安全性が高く評価され，エンドユーザーにより絶大なる信頼を得るに至っている。・・・」との記載があり，保険産業事報においても，同旨の記事が掲載されている（甲２６の２，３）。
また，同社の「ＩＳＯ取得祝賀会」が開催されたことが，同月１０日付けの保険産業事報（甲２６の４），同月１１日付けの日本医科器械新聞（甲２６の５）においても紹介された。
(ｲ)２００３年（平成１５年）３月２１日付け日本医科器械新聞において，「木村医科器械が札幌営業所開設」の見出しの下，「麻酔器・人工呼吸器並びに関連機器メーカーの木村医科器械・・・は，このたび北海道内での業務が拡大したことに伴い，サービス体制強化を図るため四月一日より札幌営業所・・・を開設する。・・・同社は，これまで大阪，名古屋，福岡に営業所と鹿児島に事務所を設け西日本地区を重点に営業活動を行ってきたが，近年東日本営業エリア，特に北海道地区における業務が拡大するに従い，顧客からの機器納入，保守体制の機動性を求める声が強くなり，同社ではこれらの要望に応えるべく札幌への拠点づくりに力を注いできた。」と記載され（甲２７の１），保健産業事報にも同旨の記事が掲載されている（甲２７の２）。
(ｳ)２００４年（平成１６年）３月２１日付け日本医科器械新聞において，「新時代の電気治療器を輸入独製    水平治療・ＷａＤｉｔ－１２木村医科器械から新発売」の見出しの下，「麻酔器，呼吸関連機器を提供する木村医科器械・・・は疼痛緩和が得られるドイツ生まれの電気治療器『ＷａＤｉＴ－１２』（ワディット－１２）の薬事承認が取れたことから全国一斉に発売を開始した。」と記載されている（甲２８の１）。
これに関連して，同年１０月２１日付け同新聞において，「水平治療器ワディット・１２の説明会」との見出しの下，「首都圏のディーラーら５０余名出席して」，「木村医科器械がホテル機山館で催す」と副見出しが付けられ，「従来の電気治療器の概念を根底から覆した全く新しいドイツ生まれの“ＷａＤｉＴ－１２”を本年四月より発売以来，麻酔科，整形外科，内科をはじめ理学療法，リハビリ関連の医師（士）から大きな反響を得ている木村医科器械・・・では，商品の理解と拡販を目的に十月二日午後より文京区本郷のホテル機山館において，ワディット水平治療と近未来の展望をテーマに『ＷａＤｉＴセミナー』を首都圏のディーラーを対象に開催，経営者はじめ中堅営業マンら五○余名が出席した。・・・」の記事が掲載され，さらに，顔写真付きで，同社の新社長にＢが就任した旨の記事が掲載され，保健産業事報にも同旨の記事が掲載された（甲２８の１～３）。
エ木村医科器械による木村商標１及び２の使用
(ｱ)製品及び製品カタログにおける使用
木村医科器械は，昭和６０年ころから，全身麻酔器，人工呼吸器，気化器等の多くの製品に，製品名，品番等の表示とともに，木村商標１又は２をラベル表示するなどして使用し，また，製品名にも冠として，「キムラ・全身麻酔器」，「キムラ長期人工呼吸器」，「キムラ喚起モニター」などと，「キムラ」を付していた。（甲１７，１８）
また，木村医科器械は，昭和６０年，平成３年の製品総合カタログの表紙に木村商標１を用いたほか，木村商標１又は２を製品カタログの表紙に用い（甲１７，１８，２１），さらに，平成２１年ころ，会社案内の表紙に木村商標２を使用した（甲１６）。
(ｲ)新聞広告


木村医科器械は，月２回刊行される医理産業新聞において，平成１４年９月１日号（甲２５の１枚目），平成１５年４月１日（甲２５の６枚目），同年５月１５日（甲２５の７枚目），同年７月１５日号（甲２５の８枚目），平成１６年１月１日号（甲２５の９枚目），同年５月１５日号（甲２５の１１枚目），６月１日号（甲２５の１２枚目），同年７月１日号（甲２５の１３枚目），同年８月１日号（甲２５の１４枚目），同年９月１日号（甲２５の１５枚目），同年１０月１日号（甲２５の１６枚目），同月１５日号（甲２５の１７枚目），同年１１月１日号（甲２５の１８枚目），同年１２月１日号（甲２５の１９枚目），平成１７年１月１日号（甲２５の５枚目），同年２月１日（甲２５の４枚目），同年３月１日号（甲２５の３枚目），同年４月１日号（甲２５の２枚目）に，同社の製品についての宣伝広告を載せ，その際に，木村商標１を使用した。
(ｳ)商品展示コーナーでの使用
木村医科器械は，昭和５６年５月２８日から同月３０日まで開催された医科器械学会において，製品展示のためのブースの入り口に，「木村医科器械」との会社名とともに，その横に，より大きな文字で「ＫＩＭＵＲＡ」と欧文字横書きした標章を掲示した（甲６の１）。
また，木村医科器械は，平成１８年１１月１８日に開催された大阪動物学会における商品展示コーナーにおいて，会社名を示すとともに，ボードに大きく木村商標１を掲示した。また，平成１９年１１月１７日に開催された大阪動物学会における商品展示コーナーにおいて，会社名の表示に代えて，木村商標１を大きく掲示した（甲２４）。
(ｴ)包装箱等における使用
木村医科器械は，木村商標１又は２を，従業員の名刺（甲１９），封筒，包装箱（甲２０），納品書，物件受領証，保証書，お客様アンケート（甲２２）において使用した。
オ木村医科器械破産前後の経緯
(ｱ)木村医科器械は，平成２２年９月３０日付けで，弁護士を通じ，自己破産申立てをする旨の受任通知を取引先に対し送付した（甲４３）。また，同月２９日，木村医科器械と被告補助参加人は，医療機器及び動物用医療機器の製造販売品目の承認を被告補助参加人に平成２３年１月５日付けで承継させる旨の契約を締結し，さらに，平成２２年１１月１日，代替機及び備品４４品を被告補助参加人が譲り受ける旨の商品売買契約を締結した(甲９，１２，１３）。(ｲ)被告補助参加人は，平成２２年１１月１５日，同日付けで医療機器修理業の許可を取得し，取引先に対し，木村医科器械製の人工呼吸器，麻酔器，気化器の製品名，型番等を摘記し，今後，保守点検，メンテナンス，修理等の作業を受けることができる旨の挨拶状を送付した（甲４７の２）。(ｳ)木村医科器械は，東京地方裁判所に破産手続開始申立てをし，平成２３年４月２５日，破産手続が開始され，破産管財人としてＣ弁護士が選任された。(ｴ)破産管財人は，平成２３年６月９日，各営業所に所在する人工呼吸器等の在庫と動産類を被告補助参加人に売却し（甲１４，３８），さらに，平成２４年３月１２日，木村商標１及び「木村医科器械株式会社」の商号等を譲渡する旨の商標譲渡契約を締結した（甲２）。これを受け，被告補助参加人は，平成２４年８月３１日，木村商標１を，第１０類「医療用機械器具」及び第３７類「医療用機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として登録出願をした（甲３）。破産管財人は，平成２３年１０月ないし１２月ころに，原告にも，木村商標１又は２の付された数台の人工呼吸器，全身麻酔器等の在庫品を売却した（甲８０）。(ｵ)平成２４年３月１２日，木村医科器械の破産手続は，配当に当てるべき資産がないとして，異時廃止の決定がなされ，確定した（甲５，６９）。カ原告について
(ｱ)Ａは，平成１５年３月２４日ないし平成１６年１２月８日及び平成２１年７月３日ないし同年８月１９日において，木村医科器械の取締役であったところ，木村医科器械を同年８月ころに退職した後，平成２３年１月２１日，「医療機器・健康機器の製造販売及び修理，医療機器・健康機器の輸出入，医療機器・健康機器の賃貸」等を目的とする「株式会社キムラメド」（原告）を設立し，代表取締役に就任した（甲７）。
(ｲ)原告は，平成２３年７月には，医療機器の保守点検業務に必要な許認可等の環境整備を終え，「ご挨拶」と題する書面を作成した。同書面には，「木村医科器械株式会社は２０１０年秋に４５年の歴史に幕を降ろしました。同社製品の多くは特定保守管理医療機器に指定されていることもあり，事業停止は医療現場に大きな混乱をもたらしました。キムラメドは，この混乱を一日もはやく解消し医療現場に安心をお届けしたいとの思いから木村医科器械の元従業員有志らによって設立された会社です。・・・過疎地の病院で２０年以上前の木村医科器械の呼吸器がいまも人の命を繋いでいます。訪れたかの国の奥地では３０年以上前の全身麻酔器がいまも現役で稼働しています。我々は木村医科器械の半世紀近い歴史に改めて想いを馳せ，先人たちの足跡に敬意を表します。そして創業者の志を我々が受け継ごうと決意しました。」と記載されている（甲４６）。


(ｳ)原告は，平成２３年８月，木村医科器械の取引先に対し，原告代表取締役名で，「木村医科器械（株）の事業停止に伴う同社製品の保守点検業務の開始につきまして」と題する書面を発送した（甲４４）。同書面には，「・・・この度の木村医科器械（株）の事業停止に伴い，今後，弊社におきまして下記の製品を対象とする保守点検業務を開始することに致しました。」とし，「対象製品（木村医科器械製）」として，人工呼吸器，全身麻酔器，気化器，コンプレッサの品番が摘示されている（甲４４）。次いで，同年１０月，原告代表者名義の「（木村医科器械製品の）保守点検業務の開始につきまして」と題する書面により，木村医科器械の取引先に対し，木村医科器械が営業停止したこと，原告が木村医科器械の元技術スタッフと営業スタッフが中心となって設立された会社であり，木村医科製品のメンテナンスサービスを提供できる体制が整ったことを通知し，上記と同様の木村医科器械製の医科器械の品番を摘示した（甲４５）。
(ｴ)原告は，平成２４年２月下旬ころ，原告のインターネットサイトのトップページにおいて，原告を表示するロゴマークとして本件商標を用い，また，「保守点検」のページに，木村医科器械製品の保守点検を受注することを広告し，対象製品を示すものとして，木村医科器械の製品カタログを数点掲載した（甲３６，３７）。
そこで，破産管財人は，平成２４年２月２４日，原告に対し，原告の行為は，木村医科器械の木村商標１又は２をそのまま使用しているので誤認混同を起こすことになり，不正競争防止法２条１項１号にも該当する等として，使用をやめるか，商標権を買い取るかのどちらかを求める旨の意向を示したところ，同年３月，原告は，商標権を買い取るつもりはないとし，同サイトにおける原告を表示するロゴマークとしての本件商標の使用を，同月１２日までに中止した（甲２９，５０）。ところが，該サイトにおける木村医科器械の製品カタログの掲載については，本件登録異議の審理中においても継続した。当該サイトには，「木村医科器械製品の保守点検キムラメド」との大きな見出しの下に，「木村医科器械製品の保守点検業務を承ります。」とし，「～保守サービス対象製品～木村医科器械製」として，人工呼吸器，全身麻酔器，気化器，コンプレッサの製品名・型番等を掲載し，さらに，「キムラメドは木村医科の技術スタッフが中心となって活動する会社である。木村医科の製品のことなら熟知しており愛情をもって扱います。」と記載されており，同サイトに掲載されていた製品カタログは，木村医科器械の製品カタログの表紙であり，そこには，左上部に，木村商標１又は２が大きく掲示され，その下にも同様に製品写真が掲載され，製品自体にも木村商標１又は２が貼り付けられていることが見て取れるものであった（甲２１，３６，３７）。
(ｵ)原告は，平成２３年１０月ないし１２月ころ，木村医科器械から在庫商品を譲り受け，販売した（甲８０，弁論の全趣旨）。(ｶ)原告は，平成２３年１２月１９日，本件商標の登録出願をした。（甲１，５６の１）。
(2)本件商標と木村商標１及び２の類似性についてア本件商標は，前記第２，１（本件商標）のとおり，青色で表した欧文字「Ｋ」と，その右に，青色で塗られた，上記「Ｋ」の縦幅と同じ長さを短辺とする横長長方形内に，「ＫＩＭＵＲＡ」の欧文字を白抜きで表した構成よりなるものである。
これに対し，木村商標１は，前記第２，１（木村商標１）のとおり，黒色で表した欧文字「Ｋ」と，その右に，黒色で塗られた，上記「Ｋ」の縦幅と同じ長さを短辺とする横長長方形内に，「ＫＩＭＵＲＡ」の欧文字を白抜きで表し，全体を横長長方形の細い黒色の輪郭で囲んだ構成よりなるものである。また，木村商標２は，前記第２，１（木村商標２）のとおり，青色で表した欧文字「Ｋ」と，その右に，青色で塗られた，上記「Ｋ」の縦幅と同じ長さを短辺とする横長長方形内に，「ＫＩＭＵＲＡ」の欧文字を白抜きで表し，その下部に「ＫＩＭＵＲＡ」文字よりも相当に小さな文字で「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」の欧文字を配してなるものである。その構成中の「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」の文字部分は，「医療器具」の意味を有するものであり，木村商標２が使用される医療用機械器具との関係からみると，自他商品の識別機能が極めて乏しい部分である上，「Ｋ」「ＫＩＭＵＲＡ」に比して小さく（縦横約２分の１）表示され，付加的に記載されたものにすぎないと認められるから，その要部は，欧文字「Ｋ」と，その右の横長長方形内に白抜きで表された「ＫＩＭＵＲＡ」の欧文字の部分であるといえる。
以上の本件商標と木村商標２とは，上記の要部である「Ｋ」及び「ＫＩＭＵＲＡ」の文字部分において，ほぼ同一で見分けがつかないものである。そして，本件商標と木村商標１とは，色彩が青色であるか黒色であるかの差異，横長長方形の細い黒色の輪郭の有無の差異を有するのみで，同じ字体で示された欧文字「Ｋ」と，その右の横長長方形内に白抜きで表された「ＫＩＭＵＲＡ」の欧文字は酷似するものであり，これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は，外観上相紛れるおそれがある。


また，本件商標と木村商標１及び２の要部とは，「ＫＩＭＵＲＡ」の文字より生ずる「キムラ」の称呼が生ずる点において共通し，また，そのことから，我が国で多く見られる姓である「木村」を想起させる点においても共通するものである。したがって，本件商標と木村商標１及び２とは，外観，称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。イ原告は，本件商標と木村商標１は，「ＫＩＭＵＲＡ」部分の文字形状が異なっていること，本件商標は専ら青色を使用するのに対して，木村商標１は黒色か赤色を使用していること，木村商標１は「ＫＫＩＭＵＲＡ」の文字を縁取る四角が特徴的であるのに対し，本件商標にはその四角がないことから，これら２つの商標から受け取れる印象は一見して異なると主張する。
しかし，本件商標と木村商標１との文字は，両標章を並べてみても，相違点を認識し難いほどにその文字形状が酷似している上，本件商標と木村商標が，「Ｋ」「ＫＩＭＵＲＡ」の配置や大きさ，形状においても酷似していることに照らすと，文字を縁取る四角の黒色の輪郭や色の違いが外観に影響を与えるとは考えられず，称呼及び観念の共通性を左右するものではないから，原告の上記主張は採用できない。また，原告は，木村商標２には「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」の文字が下部にあるため，本件商標と同一でないことは一見して分かる旨主張する。しかし，前記のとおり，「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」は，単に医療機器であることを示すもので，これを医療機器に使用した場合，当該部分はほとんど識別性を有しない上，「Ｋ」の縦の幅と，横長長方形内に白抜きで表された「ＫＩＭＵＲＡ」の縦の幅は一致して，並べて配置され，その下部に約２分の１の大きさで「ＭＥＤＩＣＡＬＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」が配置されており，文字の大きさ，太さが顕著に異なっていることから，一見して，まとまりのある一体のものではなく，付加的なものと認められるから，「Ｋ」「ＫＩＭＵＲＡ」部分を要部として分離観察した決定の判断に誤りはなく，上記主張も採用できない。
(3)木村商標１及び２の周知性について
ア上記(1)の認定事実によれば，木村商標１及び２は，木村医科器械の事業停止前において木村医科器械の製品あるいは役務を表示するものとして，木村医科器械によって使用され，需要者の間に広く認識されていたものと認められる（この事実自体は，原告も本件訴訟において積極的に争うものではない。）。ところが，原告は，木村医科器械は，本件商標の登録出願前に，事業停止に至り，登録査定時においては既に破産手続廃止決定に至っていることから，登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても，木村商標１及び２の周知性は消滅していると主張するので，検討する。
商標法４条1項１０号が，「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれと類似する商標であって，その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」について，その商標登録を受けることができないとした趣旨は，同号の規定する需要者の間に広く認識されている商標（周知商標）との関係で，商品又は役務の出所の混同の防止を図ろうとするものであると解される。そうすると，周知商標の権利者の事業停止や消滅によって，直ちに商品又は役務の出所の混同のおそれが失われるものではなく，当該権利者の出所を表示するものとして需要者に広く知られ，いまだ周知性が残存している限り，出所混同のおそれは否定できないものであり，同号が規定する周知商標について「使用」を要件としていないことも併せ考慮すると，当該権利者の事業停止や消滅の有無にかかわらず，商標が当該権利者の出所を表示するものとして需要者に広く知られている，すなわち，周知性を有する場合には，これと同一又は類似する商標は，同号によって登録を受けることができないものと解するべきである。
また，周知商標の権利者の事業停止や破産等の法的清算手続の開始によって直ちに周知性が失われるものではないことは，上記清算等の手続が開始された場合であっても，周知商標を含めた営業譲渡等によって，その後も譲受人により当該商標が使用され，周知性が引き継がれる場合があり得ることからも，明らかである。一方，当該権利者の死亡後に承継人が不存在の場合，又は，清算手続終了後に，営業譲渡や商標権の承継がない場合であっても，中古市場において長期間流通する商品や，耐久年数が長く，頻繁にメンテナンスがなされるような商品など，当該権利者の有した周知性が，比較的長く市場に残存する場合があるというべきである。そうすると，商標の権利者が事業停止あるいは破産等の清算手続に至った場合であっても，当該商標が，商標の権利者を出所とするものであると需要者の間に広く認識されているか否かを個別に検討すれば足りるというべきである。そして，その判断に当たっては，当該商標の権利者の事業停止あるいは破産等の清算手続から，登録出願，登録査定までの時間的経過のみならず，商標の周知性の程度，指定商品・役務の種類，その後の商品流通機会の有無や当該商標が取引者，需要者の目に広く触れるか否か等を，総合的に考慮すべきものである。


イそこで，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，木村商標１及び２の周知性が失われていたか否かについて検討する。上記の認定事実によれば，木村医科器械は，昭和５６年ころには，自社あるいは自社製品を表示するものとして，欧文字で横書きした「ＫＩＭＵＲＡ」を用い，さらに，昭和６０年ころから，全身麻酔器，人工呼吸器，気化器等の多くの製品について，製品名の冠に付した「キムラ」や品番等の表示とともに，木村商標１又は２をラベル表示し，製品カタログ，会社案内においても木村商標１又は２を使用していたのであり，木村医科器械が事業停止するまでの間，少なくとも約２５年にわたって，木村商標１又は２を，人工呼吸器及び全身麻酔器等の製品について，又はこれらの修理・メンテナンス等のサービス分野において，使用を継続してきたものである。この木村商標１又は２は，前記(1)エのとおり，新聞広告や商品展示コーナー，封筒，包装箱，納品書，物件受領証等においても使用され，その使用は，全国各所の営業所の納品先にも及んでいた。そして，木村医科器械は，前記(1)ウの新聞記事に見られるように，その新製品あるいは新規輸入品に関する報道だけではなく，営業所の新設や会社の人事についても大きく報道されるなど，医療機器業界や病院，動物病院の医療従事者の業界において，広く知られた会社であり，人工呼吸器については，平成１５年から平成２２年までの間に計２１７３台，麻酔器等は，平成１４年から平成２２年までの間に３７０９台を出荷するなど，多数の製品を出荷していた。したがって，木村商標１及び２は，木村医科器械の製品及びサービスを表示するものとして，広く需要者に知られていたものと認められる。そして，これらの医療器械製品は，人工呼吸器が７年，麻酔器が８年と耐用年数が長く，メンテナンスや修理を経ながら長期間使用可能なものであり，このことは，原告代表者名義の平成２３年７月の「ご挨拶」において，「過疎地の病院で２０年以上前の木村医科器械の呼吸器がいまも人の命を繋いでいます。訪れたかの国の奥地では３０年以上前の全身麻酔器がいまも現役で稼働しています。」と自ら述べていることからも明らかである。このように，木村医科器械が製品を販売した後においても，木村商標１又は２を付した人工呼吸器，全身麻酔器，気化器等の医療機器は，相当期間にわたって使用され続け，前記(1)で認定したように，原告や被告補助参加人等において，木村医科器械の製品としてメンテナンスが実施され続けるものである。
さらに，本件においては，前記(1)カのとおり，原告自身が，木村医科器械の製品カタログを原告のインターネットサイトにおいて掲げ，木村医科器械製の人工呼吸器等に対して修理を行う旨を表示しているところ，この製品カタログの掲示は，原告自身の製品を表示するものではなく，修理メンテナンスの対象製品を表示するために，「木村医科器械」製の製品外観，製品名，型番等を同サイトに掲げたものであり，木村医科器械の事業停止後においても，同サイト上で「木村医科機械」製の製品が，木村商標１及び２とともに表示され続けていたものである。加えて，原告は，本件破産手続中の平成２３年１０月ないし１２月ころに，破産会社である木村医科器械の在庫品を破産管財人から譲り受け，それ以降，「木村医科器械」製の商品として販売しているところ，これらの商品には製品ラベルとして木村商標１又は２が付されていたものがあったことからすると（甲２３，８０），木村商標１又は２が木村医科器械の製品を示すものとして流通過程において使用されたことが認められ，事業停止後，破産手続の廃止までの間においても，権利者である木村医科器械による商標の「使用」の事実があったと認めることができる。そうすると，木村医科機械の事業停止から起算した場合には，本件商標の登録出願までは約１年２月，登録査定までは約１年１１月の経過にすぎないものである上，事業停止後においても，破産手続廃止までの間に破産管財人によって木村商標１又は２の付された商品が流通に置かれて同商標が使用されており，その時点と登録出願時とは，近接していること，原告のインターネットサイトにおいて，本件登録出願時及び登録査定時に，木村医科器械製の商品とともに木村商標１及び２が掲示され続けていたこと，上記に認定した周知性に関する各事情があることを総合勘案すれば，本件商標の登録出願時である平成２３年１２月１９日及び登録査定時である平成２４年８月２日において，木村商標１及び２は，木村医科器械の製品又は役務を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたというべきであって，これら商標の周知性が消滅していたものと認めることはできない。
ウ原告の主張について
(ｱ)原告は，商標の使用者が営業を行うなど現状においても事業を行っている実体があり，単に当該商標の使用をやめただけであれば，被告が主張するように「一定期間その商品に化体した信用が残存する」（周知性がある）ということもあり得ると考えられるが，本件のように，事業が停止され，破産に至って，木村医科器械が医療機器の製造販売及び修理等を行い得ないことを取引者，需要者が認識しているような場合には，「他人がその商標を使用」しても「商品又は役務の出所の混同を招くおそれ」はなく，当該商標に化体した信用が残存することはないと主張する。また，原告は，破産手続廃止決定の確定により，木村医科器械の法人格が失われることから，登録査定時において出所混同のおそれはあり得ないと主張する。しかし，そもそも，本件の指定商品及び指定役務に係る一般の取引者・需要者が，木村医科器械の営業の廃止を確定的に認識したと認めるに足りる的確な証拠はない。また，会社について破産手続廃止決定がなされ，確定したとしても，直ちに法人格が消滅するものとは解されず，上記主張はその前提においても誤りである。また，前記アに述べたように，他人の商標権が消滅したり，その他人自体が消滅したりした場合であっても，その消滅以前における使用により信用が市場に残存しているときがあり，このようなときには，他人の商標と同一又は類似の商標とは出所混同を生ずる場合があるところ，本件では，前記イで述べたように，木村医科器械の破産手続廃止決定後においても，その信用が残存していたと認められるのであり，出所混同のおそれがある。
しかも，前記(1)カの各事実によれば，原告は，木村医科器械との出所混同，あるいは，信用の引継ぎを企図し，従前の木村医科器械の営業上の信用を利用しようとしたものと推認することができる。そうすると，原告が，木村医科器械の出所を示す木村商標１及び２と極めて類似する本件商標を使用して，出所混同を企図する行為に出ていること自体が，木村医科機械の木村商標１及び２の周知性の存在を裏付けるものといえる。


平成２６年５月１４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１０３４１号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年４月１６日
判        決
原告                           ナゲッ   ト株式   会社訴訟代   理人弁   護士                           岡林俊   夫同                            田村裕   樹訴訟代   理人弁   理士                           堤       裕一朗被告                           特    許    庁    長    官指定代   理人                           林   栄二同                        田中敬   規同                        山田和   彦
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が異議２０１３－９０００６９号事件について平成２５年１１月２２日にした決定を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，「オタク婚活」の文字を標準文字により書してなり，指定役務を下記のとおりとする商標登録第５５４４５１６号商標（平成２４年１月２４日出願，同年１２月６日登録査定，同月２１日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
（指定役務）
第４５類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供，イン
ターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」
Ａは，平成２５年３月１４日，本件商標の商標登録が商標法３条１項３号及び４条１項７号に違反してされたことを理由に，本件商標の商標登録に対して登録異議の申立てをした。
特許庁は，上記申立てについて，異議２０１３－９０００６９号事件として審理を行い，平成２５年１１月２２日，「登録第５５４４５１６号商標の商標登録を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，同月３０日，その謄本が原告に送達された。
原告は，平成２５年１２月２４日，本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は，別紙決定書（写し）記載のとおりである。要するに，本件商標は，「オタクの婚活（オタクの結婚するための活動）」の意味合いをもって取引者，需要者に認識されるものであって，その指定役務について役務の質（内容）・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから，商標法３条１項３号に該当し，また，本件商標が使用をされた結果，その登録査定時において，需要者が本件商標を原告の業務に係る役務を表示するものとして認識するに至っていたものとは認められず，本件商標が同条２項に該当するものと認めることができないから，本件商標の商標登録は同条１項３号に違反してされたものであるというものである。
第３当事者の主張
１原告の主張
取消事由１（本件商標の商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）ア本件商標の登録査定時において，実際に「オタク」と称される人たち向けの「結婚するための活動（婚活）」の機会や場を提供する事業等が一般に行われていたことは認められるものの，「オタク婚活」の語が「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていた実情があったものとはいえない。
本件決定が示すようにインターネット上で「オタク婚活」の語が掲載されている情報はいくつか存在するものの，これらの情報は，原告が事業に使用していた本件商標を示したものと推測されるものや，本件商標を使用した原告の事業が大盛況であることにただ乗りすることを目的に他社が使用したものと推測されるものであり，「オタク婚活」の語が「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていた実情があったことの根拠となるものではない。
イ「オタク婚活」の語は，新聞記事情報，広辞苑，大辞林及び現代用語の基礎知識等に掲載されておらず，また，「婚活」の語の前にその対象者を表す語を結合すると「～向けの結婚活動」を意味する語となるという慣行があるとはいえないから，たとえ本件商標が「オタク」と「婚活」の各文字を一連に表したものであるとしても，一般需要者は，本件商標を「オタク向けの結婚活動」を示す語として認識するのではなく，造語として認識し，本件商標から原告の事業を想起するものとみるのが相当である。ウしたがって，本件商標が商標法３条１項３号に該当するとした本件決定の判断は誤りであるから，本件決定は，取り消されるべきである。取消事由２（本件商標の商標法３条２項該当性の判断の誤り）ア本件決定が商標法３条２項該当性の判断の基準時を本件商標の登録査定時としたのは誤りである。
すなわち，商標法は，商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もって産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする法律である（同法１条）。また，全国的に著名となった商標は，競業他社に模倣されたり，ただ乗りされたりすることが多いため，商標法による保護が必要不可欠であることから，商標法３条２項は，使用により著名となった商標を保護している。ところで，商標の登録査定後，登録異議の申立てについての決定前に当該商標を使用した結果，当該商標が全国的に著名となったにもかかわらず，その後，登録査定時には著名でなかったことを理由に決定で登録が取り消されることになると，再度商標登録出願をして審査及び登録を受けなければならないが，そのための費用が余計にかかるだけでなく，再度審査するための審査官の時間も余計にかかり，審査官の時間を無駄に浪費することにもなって，妥当でない。
したがって，本件商標の商標法３条２項該当性の判断の基準時は，登録異議の申立てについての決定時と解するのが，商標法の目的及び同法３条２項の趣旨に適い，妥当であるから，これを登録査定時とした本件決定の判断は誤りである。
イ原告の事業内容は，以下のとおり，多数のメディアで取り上げられ，紹介されており（甲１ないし１１），これらには，原告が「オタクの婚活（オタクのための結婚するための活動）」のためのパーティーを開催していること及びその開催に係る「アエルラ」と称するウェブサイトを運営していることの紹介にとどまらず，本件商標を使用した原告の事業が大成功を収めていることを示すものもある。
具体的には，平成２４年５月３１日に放送されたフジテレビの番組「とくダネ！」（甲１）では，「オタク婚活」の文字がはっきりと提示され，その番組内では原告の「アエルラ」に係る事業のみが取り上げられている。


「日経消費ウオッチャー２０１２年５月号」（甲４）では，「オタク婚活」の文字の前後に“”をつけ，本件商標を強調表示して原告の事業を紹介している。
「ＴＶＢｒｏｓ．２０１２年５月２６日号」（甲６）では，「オタク婚活のアエルラ」と紹介され，「奇刊クリルタイ７．０」（甲７）では，「オタク婚活サービス」として「アエルラ」が紹介されている。「『ゆるオタ君』と結婚しよう！」（甲８）では，「オタク婚活＆恋活パーティー」として原告の事業が紹介されている。
また，インターネット上でも原告が本件商標を使用していることを示す記事が多数掲載されている。
これらの紹介記事の大多数（甲１ないし８，１１）は，本件商標に係る原告の事業が人気があり，大盛況であることを示すものである。原告の事業である「オタク婚活パーティー」の開催実績一覧（甲１３）によれば，原告は，平成２３年６月から平成２６年１月までの間，日本橋，新宿，池袋及び秋葉原という東京の主要都市だけでなく，京都や大阪でも「オタク婚活パーティー」を開催しており，開催数は７２２回を数え，参加者は延べ２万人以上である。「オタク婚活パーティー」は大変人気があり，申込みが殺到し，毎回のように定員を上回る申込みがある。また，全国的に開催して欲しいとの需要者の強い要望から，仙台，新潟，名古屋，福岡でも開催が予定されている。
さらに，原告は，本件商標を用いてインターネットを利用したサービス（http://aellura.com参照）も展開している。このサービスは，インターネット環境があれば日本全国どこでも利用することができ，登録者数は，平成２５年９月現在で１５００人を超え，さらに平成２６年３月現在で約４０００人となり，増加傾向にある。
原告は，平成２３年１２月５日及び同月９日に印刷業者に広告チラシ（甲１４，１５）を発注し，これを本件商標の登録査定時前から配布していた。これらの広告チラシには，本件商標が使用され，使用されている「オタク婚活」の文字は看者の注意を十分に惹くものである。また，原告の事業に関するホームページ（甲１７）には，左上部分に本件商標が使用されており，使用されている「オタク婚活」の文字は看者の注意を十分に惹くものである。このホームページには，平成２３年６月から平成２６年３月までに延べ１５０万人以上が訪問しており（甲１８），訪問数は増加する傾向にある。「オタク婚活」の検索キーワードでグーグルなどの検索エンジンで検索すると，このホームページにたどり着くように，ホームページ開設当初からＳＥＯ対策がとられており，「オタク婚活」という文字が原告の商標であることを需要者は強く認識するものといえる。
以上によれば，本件商標を使用している原告の事業は全国的に知られており，本件商標は，全国的に著名であるといえるから，商標法３条２項に該当する。
ウしたがって，本件商標が商標法３条２項に該当することを否定した本件決定の判断は誤りであるから，本件決定は，取り消されるべきである。
２被告の主張
取消事由１に対し
ア「オタク」とは，「俗に，特定の分野・物事を好み，関連品または関連情報の収集を積極的に行う人。狭義には，アニメーション・テレビ－ゲーム・アイドルなどのような，やや虚構性の高い世界観を好む人をさす。…一九八〇年代中ごろから使われる語」（乙１）や，「個人の趣味に没頭し，異常な執着を見せる人物やふるまいを指す。１９８０年代前半に生まれた言葉で，元はマンガやアニメなど特定の趣味について使われたが，普及の過程で意味が拡大・変容し，現在では『マニア』とほぼ同じ…」（乙２）の意味を有する語として，また，「婚活」とは，「結婚するための活動」の意味を有する語（乙３）として，いずれも，一般に知られ，用いられている。
そして，本件商標は，「オタク」及び「婚活」の両語を結合して一連に表したとみるのが自然であるところ，インターネット情報（乙４ないし１３，２３）及び新聞記事情報（乙１４，１５）によれば，本件商標の登録査定日（平成２４年１２月６日）当時，既に，いわゆるオタクと称される人たち向けの「結婚するための活動（婚活）」の機会や場を提供する事業等が一般に行われていたことがうかがわれ，そのオタク向けの結婚するための活動（オタクの婚活）を示す語として，「オタク婚活」の語が用いられていた実情がある。
これらの実情に鑑みれば，本件商標を構成する「オタク婚活」の文字は，「オタクの婚活（オタクの結婚するための活動）」の意味合いをもって取引者，需要者に認識されるにとどまるものといえるから，結婚するための活動（婚活）を支援するために提供されるものといえる本件商標の指定役務との関係においてみれば，本件商標は，いわゆるオタクと称される人たち向けの婚活の支援（情報の提供等）の意味合いをもって，当該役務の質，用途を表したものと認識されるにすぎないというべきである。したがって，本件商標は，商標法３条１項３号に該当するものである。イ原告は，これに対し，「オタク婚活」の語が「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていた実情があったものとはいえない，「婚活」の語の前にその対象者を表す語を結合すると「～向けの結婚活動」を意味する語となるという慣行があるとはいえないなどとして，本件商標は，商標法３条１項３号に該当しない旨主張する。
しかしながら，商標法３条１項３号により商標登録できないとされる商品の品質等を表示する標章とは，我が国で品質等を表示する標章として認識されたものであれば足り，その標章が我が国において現に使用されていることを必要としないというべきである。
また，例えば，主に３０歳前後の人たちのための結婚活動を「アラサー婚活」と，主に中高年層の人たちのための結婚活動を「シニア婚活」と，主に熟年と呼ばれる中高年層の人たちのための結婚活動を「熟年婚活」，主に離婚経験のある人たちのための結婚活動を「バツイチ婚活」などと称している実情があり（乙１６ないし２２（枝番を含む。）），これらの例から，「○○婚活」が「○○向けの結婚活動」と理解される実情がうかがえる。
したがって，原告の主張は，理由がない。
ウ以上によれば，本件商標が商標法３条１項３号に該当するとした本件決定の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１は理由がない。
取消事由２に対し


ア商標法３条１項３号及び同条２項のような商標の登録要件の存否の判断は，行政処分の本来的性格に鑑み，一般の行政処分の場合と同じく，特別の規定が存しない限り，行政処分時，すなわち，査定時又は拒絶査定に対する審判の請求があった場合は審決時を基準とすべきものであり，このことは，登録異議の申立ての事案においても同様である（東京高裁平成１４年１月３１日判決（平成１３年（行ケ）第１８１号）参照）。したがって，本件商標の登録査定時を基準時として商標法３条２項の要件を判断した本件決定に誤りはない。
イ原告が本件商標が商標法３条２項に該当することの根拠として挙げる甲１ないし１１，１３は，同法２条３項に規定する「使用」に合致する実際の使用商標を明らかにするものではなく，また，本件商標を構成する「オタク婚活」の文字を原告の事業とともに強調するものでもない。むしろ，本件決定において示した「オタクのための婚活（オタクの結婚するための活動）」の意味合いを表わすものと理解しても何ら違和感がなく，出所を表示するものとして看者の注意が惹かれるのは，「アエルラ」等のほかの文字といえるから，看者の注意が本件商標に集まるとは考え難い。しかも，原告の事業であるオタク向けの婚活パーティーも，本件商標の登録査定時には，ごく限られた地域及び期間に開催されてきたにとどまるものである。
一方で，乙４ないし２３に係るインターネット情報及び新聞記事情報のとおり，本件商標の登録査定時には，既に，オタク向けの婚活の機会や場を提供する事業等が一般に行われ，オタクの婚活を表すものとして「オタク婚活」の語が普通に使用されていた実情もある。
そうすると，甲１ないし１１，１３から，本件商標が使用をされた結果，需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できるに至っていると認めることはできない。
したがって，本件商標は，商標法３条２項該当性の判断の基準時である登録査定時において，需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているということができない。ウ以上によれば，本件商標が商標法３条２項の要件を具備しないとした本件決定の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由２は理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）について
商標法３条１項３号該当性について
ア商標法３条１項３号が，その役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途，数量，態様，価格又は提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録の要件を欠くと規定しているのは，このような商標は，指定役務との関係で，その役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途その他の特性を表示記述する標章であって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場合自他役務識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると，本件商標が商標法３条１項３号に該当するというためには，本件商標の登録査定日である平成２４年１２月６日の時点において，本件商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり，本件商標の指定役務の取引者，需要者によって本件商標がその指定役務に使用された場合に，将来を含め，役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。イ本件商標は，「オタク婚活」の文字を標準文字により書してなる商標であり，「オタク」のカタカナ３字と「婚活」の漢字２字とを結合して一連表記した結合商標である。本件商標からは「オタクコンカツ」の称呼が自然に生じる。
本件商標を構成する「オタク」の語については，乙１（大辞林第三版，２００６年（平成１８年）１０月２７日発行）に「俗に，特定の分野・物事を好み，関連品または関連情報の収集を積極的に行う人。狭義には，アニメーション・テレビ－ゲーム・アイドルなどのような，やや虚構性の高い世界観を好む人をさす。…一九八〇年代中ごろから使われる語」，乙２（現代用語の基礎知識，２０１１年（平成２３年）１月１日発行）に「個人の趣味に没頭し，異常な執着を見せる人物やふるまいを指す。１９８０年代前半に生まれた言葉で，元はマンガやアニメなど特定の趣味について使われたが，普及の過程で意味が拡大・変容し，現在では『マニア』とほぼ同じく，さまざまな趣味について『○○オタク』と使われることも。」との記載がある。上記記載及び弁論の全趣旨によれば，本件商標の登録査定日当時，「オタク」の語は，アニメーション，テレビゲーム，アイドルなどのような特定の趣味の愛好家を示す用語として，一般に認識され，普通に用いられていたことが認められる。
また，本件商標を構成する「婚活」の語は，本件商標の登録査定日当時，「結婚するための活動」を意味する語として，一般に認識され，普通に用いられていたことは，当裁判所に顕著である。
そして，本件商標の登録査定日前の新聞記事情報には，主に３０歳前後の人向けの結婚するための活動を「アラサー婚活」（２０１０年（平成２２年）１１月２２日付け毎日新聞（乙１６の１），２０１２年（平成２４年）１月３０日付け静岡新聞（乙１６の２）），主に中高年層向けの結婚するための活動を「シニア婚活」（２０１１年（平成２３年）２月４日付け，同年６月２６日付け及び同月２７日付け朝日新聞（乙１７の１ないし３）），主に熟年と呼ばれる中高年層向けの結婚するための活動を「熟年婚活」（２００９年（平成２１年）７月１０日付け読売新聞（乙１８の１），２０１０年（平成２２年）１１月２２日付け北海道新聞（乙１８の２），２０１２年（平成２４年）１０月１６日付け南日本新聞）などと称される例があることからすると，「婚活」の語の前に対象者の属性を表す語を結合した語は，当該対象者向けの結婚するための活動を意味する語として，本件商標の登録査定日当時，一般に理解されていたことが認められる。そうすると，本件商標を構成する「オタク婚活」の語は，本件商標の登録査定日当時，「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を意味する語として，本件商標の指定役務である「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供，インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」に係る事業の取引者，需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。


以上によれば，本件商標の登録査定日当時，本件商標は，その指定役務に使用されたときは，「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を支援する異性の紹介，情報の提供などといった役務の質（内容）を表示するものとして，取引者，需要者によって一般に認識されるものであって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであったものと認められるから，特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに，自他役務識別力を欠くものというべきである。加えて，本件商標は，標準文字で構成されているから，「オタク婚活」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるというべきである。
したがって，本件商標は，商標法３条１項３号に該当するものと認められる。
原告の主張について
原告は，本件商標の登録査定時において，実際に「オタク」と称される人たち向けの「結婚するための活動（婚活）」の機会や場を提供する事業等が一般に行われていたことは認められるものの，「オタク婚活」の語が「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていた実情があったものとはいえない，「オタク婚活」の語は，新聞記事情報，広辞苑，大辞林及び現代用語の基礎知識等に掲載されておらず，また，「婚活」の語の前にその対象者を表す語を結合すると「～向けの結婚活動」を意味する語となるという慣行があるとはいえないから，たとえ本件商標が「オタク」と「婚活」の各文字を一連に表したものであるとしても，一般需要者は，本件商標を「オタク向けの結婚活動」を示す語として認識するのではなく，造語として認識し，本件商標から原告の事業を想起するものとみるのが相当であるから，本件商標は，商標法３条１項３号に該当するものではない旨主張する。しかしながら，前記アで説示したように，本件商標が商標法３条１項３号に該当するというためには，本件商標の登録査定日の時点において，本件商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途その他の特性を表示記述ものとして取引に際し必要適切な表示であり，その指定役務に使用された場合に，将来を含め，役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り，それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではないというべきである。また，前記イ認定のとおり，本件商標の登録査定日当時，「オタク」の語は，アニメーション，テレビゲーム，アイドルなどのような特定の趣味の愛好家を示す用語として，一般に認識され，普通に用いられていたものであって，「婚活」の語の前に対象者の属性を表す語を結合した語は，当該対象者向けの結婚するための活動を意味する語として一般に理解されていたことが認められるから，本件商標を構成する「オタク婚活」の語は，本件商標の登録査定日当時，「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を意味する語として，本件商標の指定役務に係る事業の取引者，需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上のとおり，本件商標がその登録査定時において商標法３条１項３号に該当する商標であったものと認められるから，これと同旨の本件決定の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（本件商標の商標法３条２項該当性の判断の誤り）について
商標法３条２項該当性の判断の基準時について
原告は，商標の登録査定後，登録異議の申立てについての決定前に当該商標を使用した結果，当該商標が全国的に著名となったにもかかわらず，その後，登録査定時には著名でなかったことを理由に決定で登録が取り消されることになると，再度商標登録出願をして審査及び登録を受けなければならないが，そのための費用が余計にかかるだけでなく，再度審査するための審査官の時間も余計にかかり，審査官の時間を無駄に浪費することにもなって妥当でないなどとして，本件商標の商標法３条２項該当性の判断の基準時は，登録異議の申立てについての決定時と解するのが，商標法の目的及び同法３条２項の趣旨に適い，妥当であるから，これを登録査定時とした本件決定の判断は誤りである旨主張する。
そこで検討するに，商標法は，商標登録の要件について，３条１項で，同項各号に掲げる商標を除き，商標登録を受けることができる旨定め，同条２項で，前項３号から５号までに該当する商標であっても，使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては，同項の規定にかかわらず，商標登録を受けることができる旨定めている。
これらの規定によれば，審査官は，商標登録出願のあった商標が商標法３条１項各号に該当するかどうかを判断し，その上で，当該商標が同項３号から５号までに該当すると判断した場合であっても，同条２項に該当すると判断したときは，登録査定（同法１６条）を行うこととなるのであるから，商標登録が同法３条に違反してされたことを理由に登録異議の申立て（同法４３条の２第１号）がされた場合における同法３条１項各号該当性及び同条２項該当性の判断の基準時は，いずれも，その登録査定の行政処分がされた登録査定時（同法５５条の２第２項により商標登録をすべき旨の審決がされたときは，その審決時。以下同じ。）と解するのが相当である。また，商標法３条１項と２項の規定の構造に照らし，同条２項該当性の判断の基準時のみを登録異議の申立てについての決定時と解することは妥当でないというべきである。
したがって，本件商標の商標法３条２項該当性の判断の基準時をその登録査定時とした本件決定に誤りはないから，原告の上記主張は，理由がない。
商標法３条２項該当性について


原告は，原告の事業内容は，多数のメディアで取り上げられ，紹介されており（甲１ないし１１），これらの紹介記事の大多数（甲１ないし８，１１）は，本件商標に係る原告の事業が人気で大盛況であることを示すものであること，原告の事業である「オタク婚活パーティー」の開催実績（甲１３），原告が本件商標を用いてインターネットを利用したサービス（http://aellura.com参照）を展開していること(甲１７），原告が本件商標の登録査定時前から配布していた広告チラシ（甲１４，１５）及び原告の事業に関するホームページ（甲１７）には，本件商標が使用され，使用されている「オタク婚活」の文字は看者の注意を十分に惹くものであることなどからすると，本件商標を使用している原告の事業は全国的に知られており，本件商標は商標法３条２項に該当するから，本件商標が同項に該当することを否定した本件決定の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。ア原告が挙げるメディアにおける紹介記事等（甲１ないし１１）は，次のとおりである。
平成２４年５月３１日に放送されたフジテレビの番組「とくダネ！」（甲１）では，「大人気！オタク婚活に密着    学歴よりも好きなアニメ」などの画面表示の下に，「オタク婚活」を話題として取り上げ，原告が開催した「オタク婚活パーティー」などの様子を紹介するコーナーがあり，その中には，「オタク婚活パーティー『アエルラ』参加費    男性６０００円～８０００円    女性２０００円～３０００円（日程によって違います）」とのテロップが表示されるシーンがある。しかしながら，上記番組は，オタクと称される人たちの中で「オタク婚活」あるいは「オタク婚活パーティー」そのものに人気があることを話題として取り上げたものであり，原告が「アエルラ」の名称で「オタク婚活パーティー」を独占的に行っていることや，「オタク婚活」の語が原告の事業の出所を示すものとして広く知られていることをうかがわせるものではない。
甲２（平成２４年６月４日付け日経ＭＪ），甲３（週刊朝日２０１２年（平成２４年）６月１５日号）には，原告がオタク男女を対象とした婚活パーティーを運営している旨の記載があるが，「オタク婚活」の文字の記載はない。
甲４（日経消費ウオッチャー２０１２年（平成２４年）５月号）には，「『オタク婚活＆恋活パーティー』というイベントサイト。サイト制作会社のナゲット（東京・江戸川）が昨年６月から月１２回以上のペースで開催している。“オタク婚活”サイト『アエルラ』も運営する同社のＸ社長は『人気のオタク婚活パーティーには，男女それぞれ１０人ほどの募集枠に２倍以上の申し込みがある』と言う。毎回，平均で４～５組のカップルが誕生しているそうだ。」などの記載がある。甲５ないし１０（いずれも作成時期不明）には，「同じ趣味を持つ『オタク同士』で婚活してもらう，オタクのための婚活サイト『アエルラ』が開催する婚活パーティーの真っ最中で…」（甲５），「『アニメ』『ゲーム』『ボーイズラブ』など，毎回用意されたテーマを元に行われる『オタク婚活』」（甲６），原告の代表取締役社長のＸのインタビュー記事（甲６ないし８），「実はこれが，オタク婚活＆恋活パーティーと呼ばれるイベント。主催するアエルラ（運営：ナゲット）が’１１年６月から，月１２回以上のペースで開催している。」（甲８）などの記載がある。
しかしながら，甲４ないし１１は，原告が「アエルラ」の名称で「オタク婚活パーティー」を事業として行っていることを示すものにとどまるものであって，「オタク婚活」の語が原告の事業の出所を示すものとして広く知られていることをうかがわせるものではない。イ原告作成の「オタク婚活パーティー」の開催実績一覧（甲１３）によれば，原告は，２０１１年（平成２３年）６月２６日から本件商標の登録査定日（平成２４年１２月６日）前の同月２日までの間に合計２７０回にわたり，「オタク婚活パーティー」を名称に含む婚活パーティー等，オタクと称される人たち向けの婚活パーティーを開催したことがうかがわれる。しかしながら，上記婚活パーティーの１回当たりの参加者枠は，男女合計で２０名ないし６０名であり，開催地域は，東京の秋葉原，池袋，日本橋，東新宿及び京都に限定されていることからすると，上記開催実績をもって「オタク婚活」の語が原告の事業の出所を示すものとして広く知られていることの根拠となるものではない。
また，原告が本件商標の登録査定日前から発注・配布していたと主張する広告チラシ（甲１４，１５）の印刷部数は合計１１００部（平成２３年１２月５日に１００部，同月９日に５００部，平成２４年１１月７日に５００部）にとどまり（甲１６，２２），その具体的な配布先は証拠上明らかではない。
さらに，甲１８（「ＧｏｏｇｌｅＡｎａｌｙｔｉｃｓ」のユーザーサマリー）には，原告の運営するウェブサイト（http://aellura.com。甲１７）の２０１１年（平成２３年）６月１日から２０１４年（平成２６年）３月２０日までの間の訪問数，ユーザー数，ページビュー数などの数値の記載があるが，これらの数値は本件商標の登録査定日当時の数値を示したものではない。
ウ一方で，次のようなインターネット情報及び新聞記事情報が掲載されていたことが認められ，これらによれば，本件商標の登録査定日（平成２４年１２月６日）当時，オタクと称される人たち向けの結婚するための活動の機会や場を提供する事業等が一般に行われていたことがうかがわれる。
インターネット情報
ａ「ＹＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮ知恵袋」（乙４）
「自分は同人作家（女）です。結婚を考えてオタク婚活を何度かしたのですが，…。」，「質問日時：２０１１／１１／１…」
ｂ「ＹＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮ知恵袋」（乙５）
「オタク婚活が気になります。わたしは２０歳のアニメ・漫画がすきな女です。…オタク婚活はハードルが高いでしょうか？…」，「質問日時：２０１２／３／１２…」，その回答として，「…『オタク婚活で気の合う人を見つけるぞ！』くらいの感じで楽しむ感じで行くべきです。」，「詳しいことは私も知りませんが，この間，夕方の地方ニュース番組の特集で，『オタクの婚活』の話をやっていました。」，「
回答日時：２０１２／３／１３…」
ｃ「テレビのブログ」（乙６）


平成２８年２月１６日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第１７３９０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月１日
判決
原告      わかもと製薬株式会社
同訴訟   代理人   弁護士       井上裕史
佐合俊彦
同訴訟   代理人   弁理士       秋山文男
福家浩之
被告      富士レ   ビオ株   式会社同訴訟   代理人   弁護士       荒井俊行
三井睦貴
同訴訟復代理人弁護士      長沢幸男
矢倉千栄
稲瀬雄一
佐藤恭子
同訴訟復代理人弁理士      佐藤慎也
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載   1及び２の製品（以下，それぞれを同目録記載の番号により「被告製品１」などという。）を輸入し，譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，被告製品１及び２を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬」とする特許権を有する原告が，被告に対し，被告による被告製品１及び２の輸入等が特許権侵害に当たると主張して，①特許法１００条１項及び２項に基づく被告製品１及び２の輸入等の差止め及び廃棄，②民法７０９条及び特許法１０２条２項に基づく損害賠償金１億円（内金請求）及びこれに対する不法行為の後の日である平成２６年１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
当事者等
ア原告は，医薬品，医薬部外品等の製造，販売，輸出入等を業とする株式会社である。
イ被告は，医薬品，臨床検査薬，医薬部外品その他各種化学製品の製造，販売，輸出入等を業とする株式会社である。
株式会社テイエフビー（以下「テイエフビー」という。）は，医薬品，臨床検査薬，医薬部外品その他各種化学製品の製造，販売，輸出入を業とする株式会社であり，平成２６年４月１日に被告に吸収合併された。
原告の特許権
ア原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲請求項６に係る特許を「本件特許１」，請求項８に係る特許を「本件特許２」，請求項９に係る特許を「本件特許３」という。）の特許権者である。
特許番   号   第３５０４６３３号
出願日    平成１２年１０月２７日（特願２００１－１３１８３０）
（特願２０００－３２８７６６の分割）
優先日    平成１１年１０月２９日（特願平１１－３０８４７５）
平成１２年２月２８日（特願２０００－５２３７７）
平成１２年８月１１日（特願２０００－２４４４１４）
登録日    平成１５年１２月１９日
発明の名称    ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及
び検査試薬
イ本件特許権の特許請求の範囲請求項６，８及び９の記載はそれぞれ次のとおりである（以下，請求項６の発明を「本件発明１」，請求項８の発明を「本件発明２」，請求項９の発明を「本件発明３」といい，これらの特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
本件発明１
「消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより，ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための検査試薬であって，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とすることを特徴とする検査試薬。」
本件発明２
「ＥＬＩＳＡ法に用いることを特徴とする請求項６又は７記載の検査試薬。」
本件発明３
「イムノクロマトグラフィー法に用いることを特徴とする請求項６又は７記載の検査試薬。」
ウ本件発明１～３は，以下の構成要件に分説される（以下，それぞれの構成要件を「構成要件１Ａ」などという。）。
本件発明１
１Ａ消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより，ヘリコバクター・ピロリへの
感染を判定するための試薬であって，
１Ｂヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノ
クローナル抗体を構成成分とする
１Ｃことを特徴とする検査試薬。
本件発明２
２ＡＥＬＩＳＡ法に用いる
２Ｂことを特徴とする請求項６又は７記載の検査試薬。
本件発明３
３Ａイムノクロマトグラフィー法に用いる
３Ｂことを特徴とする請求項６又は７記載の検査試薬。
訂正請求（甲１３）
原告は，本件特許権に係る特許無効審判事件（無効２０１５－８０００２８）において，平成２７年５月１４日，特許請求の範囲請求項６，８及び９につき，以下のとおり訂正請求をした（下線部は訂正箇所。以下，上記訂正請求を「本件訂正請求」，本件訂正請求後の特許請求の範囲請求項６に係る発明を「本件訂正発明１」，同請求項８に係る発明を「本件訂正発明２」，同請求項９に係る発明を「本件訂正発明３」という。）。ただし，本件の口頭弁論終結時において，上記無効審判請求及び本件訂正請求に対する審決はされていない。
ア請求項６
「消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより，ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定す
るための検査試薬であって，
１％ＳＤＳ－２．５％メルカプトエタノール中で１００℃，５分間煮沸処
理後のカタラーゼを検出しないものであり，
ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とすることを特徴とする検査試薬。」
イ請求項８


「消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼをＥＬＩＳＡ法により検出することにより，ヘリコバクター・ピロ
リへの感染を判定するための検査試薬であって，
ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とし，キャンピロバクター・ジェジュニを検出しないことを特徴とする検査試薬。」
ウ請求項９
「消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼをイムノクロマトグラフィー法により検出することにより，ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための検査試薬であって，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とし，キャンピロバクター・ジェジュニを検出しないことを特徴とする検査試薬。」
被告の行為等
アテイエフビーは，平成１９年秋頃から平成２６年３月まで，被告製品１及び２を輸入し，販売した。被告は，同年４月以降，被告製品１及び２を輸入し，譲渡し，又は譲渡の申出をしている。
イ被告製品１はＥＬＩＳＡ法（酵素免疫測定法）による糞便中のヘリコバクター・ピロリ抗原検出用試薬，被告製品２は免疫クロマト法による糞便中のヘリコバクター・ピロリ抗原検出用試薬である。
被告製品１及び２はモノクローナル抗体を用いているところ，これらのモノクローナル抗体はいずれもヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼと結合する（これらのモノクローナル抗体がＳＤＳ等の変性剤によって変性されたヘリコバクター・ピロリのカタラーゼと結合するか否かについては当事者間に争いがある。）。
２争点
構成要件充足性
原告は，被告製品１が本件発明１及び２の技術的範囲に，被告製品２が本件発明１及び３の技術的範囲にそれぞれ属すると主張するところ，被告は，被告製品１及び２につき後記ア及びイの点を除き構成要件１Ａ及び１Ｂを充足すること並びに被告製品１につき構成要件２Ａ，被告製品２につき構成要件３Ａを充足することを争っていない。したがって，構成要件充足性に関する争点は次のとおりとなる（被告製品１及び２が構成要件１Ａ又は１Ｂを充足しないことになれば，被告製品１は構成要件１Ｃ及び２Ｂ，被告製品２は構成要件１Ｃ及び３Ｂをそれぞれ充足しないことになる。）。ア「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することに
より」（構成要件１Ａ）の充足性
イ「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクロ
ーナル抗体」（構成要件１Ｂ）の充足性
本件特許１～３の無効理由の有無
被告は，本件特許１～３には次の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は本件特許権を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）と主張している。
ア国際公開第０１／２７６１３号（以下「乙４公報」という。）に記載された発明（以下「乙４発明」という。）に基づくいわゆる拡大先願要件（特許法２９条の２）違反
イ国際公開第０１／２７６１２号（以下「乙５公報」という。）に記載された発明（以下「乙５発明」という。）に基づくいわゆる拡大先願要件違反ウ「Ｃａｔａｌａｓｅ，ａ    ＮｏｖｅｌＡｎｔｉｇｅｎ    ｆｏｒＨｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒｐｙｌｏｒｉ    Ｖａｃｃｉｎａｔｉｏｎ」と題する文献（以下「乙１０文献」という。）に記載された発明（以下「乙１０発明」という。）に基づく進歩性欠如
エ優先権の主張が認められないことを前提とする国際公開第００／２６６７１号（以下「乙１９公報」という。）に記載された発明（以下「乙１９発明」という。）に基づく進歩性欠如
オ「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ    Ｃｌｏｎｉｎｇｏｆ    Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒｐｙｌｏｒｉ    ＣａｔａｌａｓｅＧｅｎｅ    ａｎｄｉｔｓＧｅｎｅｔｉｃＤｉｖｅｒｓｉｔｙ」と題する文献（以下「乙２２文献」という。）に記載された発明（以下「乙２２発明」という。）に基づく新
規性欠如
訂正の対抗主張の成否
損害の額
３争点に関する当事者の主張
足性）について
ア「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することに
より」（構成要件１Ａ）の充足性
（原告の主張）
被告製品１及び２はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出するヘリコバクター・ピロリ抗原検出用試薬であるから，構成要件１Ａの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより」を充足することは明らかである。
（被告の主張）
被告製品１及び２は，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼのみならず，ヘリコバクター・ピロリの変性したカタラーゼを検出することによってもヘリコバクター・ピロリへの感染を判定することができる試薬であるから，構成要件１Ａの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより」を充足しない。
イ「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクロ
ーナル抗体」（構成要件１Ｂ）の充足性
（原告の主張）
本件発明１の特許請求の範囲請求項６において，「モノクローナル抗体」は「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出する」ものとして明確に特定されている。


被告は，①本件明細書の記載（段落【００１１】，【００１３】，【００２９】，【００３３】，【００６５】等），②原告が本件特許１～３の審査過程で提出した意見書（乙２）の記載を根拠に，構成要件１Ｂの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」とはヘリコバクター・ピロリの変性したカタラーゼと結合しないモノクローナル抗体をいうと限定的に解釈する。しかし，上記①については，本件明細書の上記記載はいずれも「モノクローナル抗体」がヘリコバクター・ピロリのカタラーゼと結合し，認識できるものであることを説明したものにすぎない。また，上記②については，拒絶理由通知により引用された刊行物２（乙１０）に記載されたモノクローナル抗体が本件発明１の「モノクローナル抗体」と異なる旨反論し，変性したカタラーゼと結合するモノクローナル抗体がネイティブなカタラーゼと結合するモノクローナル抗体ではないという事実を指摘したにすぎず，本件発明１の「モノクローナル抗体」を本件明細書の実施例１０のモノクローナル抗体に限定する趣旨ではない。したがって，被告が主張するように限定的な解釈をする根拠とならない。
そして，被告製品１及び２がいずれもヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出するものであることは当事者間に争いがないから，被告製品１及び２は構成要件１Ｂを充足する。ｂまた，構成要件１Ｂの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」を被告が主張するようにＳＤＳ等により変性されたカタラーゼを検出しないものと限定的に解釈するとしても，このＳＤＳ等により変性されたカタラーゼとは本件明細書の段落【０１１６】に記載された方法により処理されたものをいうと解すべきである。
そして，実験結果（甲７，１４）によれば，被告製品１及び２はいずれも上記処理により変性されたカタラーゼを検出しなかったから，被告が主張する上記解釈を前提としても，被告製品１及び２は構成要件１Ｂを充足する。
「モノクローナル抗体」は単一で用いても，複数で用いてもどちらでもよい。本件明細書の記載（段落【００１０】，【００８７】）をみても，複数のモノクローナル抗体を用いることが否定されていない。したがって，モノクローナル抗体を用いている被告製品１及び２は構成要件１Ｂの「モノクローナル抗体」を充足する。
（被告の主張）
特許請求の範囲請求項６の記載からは，本件発明１の「モノクローナル抗体」が「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼ」に結合することは一義的に明らかであるが，それ以外の物質と結合するか否かは明らかとはいえない。そこで，本件明細書の記載をみると，「モノクローナル抗体」はヘリコバクター・ピロリのカタラーゼに特異的に存在するエピトープに特異的に結合し，これ以外のエピトープには結合しないものであるといえるところ（段落【００１３】，【００３３】，【００６５】），この結合しないエピトープにはＳＤＳ等の変性剤で変性，乖離されたカタラーゼのサブユニットのエピトープが含まれる（段落【００１１】，【００２９】，【００３７】，【０１２１】）。他方で，本件明細書には「モノクローナル抗体」が変性されたカタラーゼのサブユニットに結合する旨の記載はない。また，原告が本件特許１～３の審査過程で提出した平成１５年１１月１１日付け意見書（乙２）には「刊行物２に記載されているモノクローナル抗体は，ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼをＳＤＳにより変性・乖離させて得られた，変性したサブユニットと結合するものであります。」，「本願発明の検査試薬が含有するモノクローナル抗体はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを抗原とし，ネイティブなカタラーゼの立体構造をエピトープとして認識するものであり，本願明細書の段落番号［０１２１］の実施例１０に記載されているように，ＳＤＳにより変性されたカタラーゼとは結合することができません。」との各記載（乙２の２頁）があり，原告は，本件発明１の「モノクローナル抗体」が変性されたカタラーゼと結合しないという点で上記刊行物２に記載されたモノクローナル抗体と相違する旨主張したことで特許査定を受けたから，「モノクローナル抗体」にＳＤＳ等の変性剤で変性，乖離されたカタラーゼのサブユニットのエピトープに結合するモノクローナル抗体が含まれると解釈することはできないというべきである。
したがって，「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」とは，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに特異的に存在するエピトープと結合するモノクローナル抗体であって，ヘリコバクター・ピロリの変性したカタラーゼのサブユニットのエピトープとは結合しないものをいうと解すべきである。
ｂ実験結果（乙２６，２７，３４）によれば，被告製品１及び２で用いられているモノクローナル抗体はＳＤＳ等の変性剤によって変性，乖離したヘリコバクター・ピロリのカタラーゼのサブユニットと結合した。また，被告製品１及び２についてもこの変性したカタラーゼを検出した。
したがって，被告製品１及び２は，構成要件１Ｂを充足しない。本件明細書の段落【００１０】，【００５１】，【００５２】の記載からすれば，「モノクローナル抗体」とは単一のモノクローナル抗体をいうと解すべきである。そして，被告製品１は複数のモノクローナル抗体を用いているから，構成要件１Ｂの「モノクローナル抗体」を充足しない。
（本件特許１～３の無効理由の有無）について
ア乙４発明に基づくいわゆる拡大先願要件違反
（被告の主張）


乙４公報（なお，特表２００３－５１１６９８号（以下「乙７公報」という。）には乙４公報の翻訳文が掲載されており，乙７公報に記載された事項は乙４公報に記載された事項とほぼ同じであるから，以下では乙７公報の請求項及び段落番号を引用する。）には，①ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼが消化管排泄物中でネイティブな状態で存在すること（段落【００１８】，【００１９】，【００３３】～【００３５】，【００９６】～【０１０１】，【０１１５】～【０１２４】，【０１３０】），②ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を用いて感染を判定すること（請求項１～６，１４，３４，段落【０００２】，【００１８】，【００２７】，【００３３】～【００３５】，【００４０】，【００９６】～【０１０１】，【０１１５】～【０１２４】，【０１３０】），③判定の方法としてＥＬＩＳＡ法やイムノクロマトグラフィー法を用いること（請求項３１，段落【００２７】，【００３４】，【００５８】，【０１０１】，【０１３０】）が開示されているから，これらを内容とする乙４発明は本件発明１～３と同一である。そして，本件特許１～３の優先日は，乙４発明に係る出願日（平成１１年１０月１２日）よりも後であり，かつ，乙４発明に係る出願の国際公開がされた日（平成１３年４月１９日）よりも前であるから，本件特許１～３は特許法２９条の２に違反する。
（原告の主張）
乙４公報（乙４公報と乙７公報に記載された事項がほぼ同じであることについては争わないので，以下では乙７公報の段落番号を引用する。）では，糞便中にネイティブなカタラーゼ（天然カタラーゼ）と変性したカタラーゼが存在することを前提として，変性したカタラーゼを検出することによりヘリコバクター・ピロリの感染を判定できるとの技術的知見が示されているのみであって，ネイティブなカタラーゼを検出することではヘリコバクター・ピロリへの感染を判定することはできないと明言されている（段落【０１２２】，【０１２３】）。したがって，乙４公報には前記（被告の主張）②の技術思想は記載されていない。
また，乙４公報には，イムノクロマトグラフィー法の実施例が記載されておらず，その有用性も評価されていないから，前記（被告の主張）③のうちイムノクロマトグラフィー法に係る部分の技術思想も記載されていない。
そうすると，本件発明１～３は乙４発明と同一でないから，本件特許１～３は特許法２９条の２に違反しない。
イ乙５発明に基づくいわゆる拡大先願要件違反
（被告の主張）
乙５公報（なお，特表２００３－５１１６９７号（以下「乙８公報」という。）には乙５公報の翻訳文が掲載されており，乙８公報に記載された事項は乙５公報に記載された事項とほぼ同じであるから，以下では乙８公報の段落番号を引用する。）には，①ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼが消化管排泄物中でネイティブな状態で存在すること（段落【００３７】，【００３８】，【００４６】，【００７０】～【００７２】，【０１３９】～【０１５６】），②ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を用いて感染を判定すること（段落【０００２】，【００３７】，【００４６】，【００７０】～【００７２】，【００８０】，【０１３９】～【０１５６】），③判定の方法としてＥＬＩＳＡ法やイムノクロマトグラフィー法を用いること（段落【００４６】，【００７１】，【００９８】，【０１４４】，【０１７９】～【０１８４】）が開示されているから，これらを内容とする乙５発明は本件発明１～３と同一である。
そして，本件特許１～３の優先日は，乙５発明に係る出願日（平成１１年１０月１２日）よりも後であり，かつ，乙５発明に係る出願の国際公開がされた日（平成１３年４月１９日）よりも前であるから，本件特許１～３は特許法２９条の２に違反する。
（原告の主張）
乙５公報（乙５公報と乙８公報に記載された事項がほぼ同じであることについては争わないので，以下では乙８公報の段落番号を引用する。）では，乙４公報と同様に，糞便中にネイティブなカタラーゼ（天然カタラーゼ）と変性したカタラーゼが存在することを前提としても，変性したカタラーゼを検出することによりヘリコバクター・ピロリの感染を判定できるとの技術的知見が示されているのみである（段落【０１５５】，【０１５６】）から，乙５公報には前記（被告の主張）②の技術思想は記載されていない。
また，乙５公報中のイムノクロマトグラフィーに関する記載（２２頁１～１１行。乙８公報の段落【００７１】）は，本件特許３の優先日以降に追加された新たな技術事項である。
したがって，本件発明１～３は乙５発明と同一でないから，本件特許１～３は特許法２９条の２に違反しない。
ウ乙１０発明に基づく進歩性欠如
（被告の主張）
乙１０文献は本件特許１～３の優先日前に頒布された刊行物であるところ，これに記載された乙１０発明と本件発明１を対比すると，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対する抗体である点で一致し，①本件発明１の抗体がヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに結合するモノクローナル抗体であるのに対し，乙１０発明の抗体がポリクローナル抗体である点，②本件発明１が消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより，ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための試薬であるのに対し，乙１０発明が不明である点で相違する。
上記相違点①については，モノクローナル抗体の方がポリクローナル抗体よりも特異性が高いことは当業者にとって周知の事実であり，ネイティブなカタラーゼのみをより確実に検出する目的でこのカタラーゼに結合するモノクローナル抗体を作製することは当業者であれば容易である。上記相違点②については，本件特許１～３の優先日前に頒布された刊行物（乙１１～１３）には糞便中にネイティブなカタラーゼを有する生きたヘリコバクター・ピロリが存在すること及びヘリコバクター・ピロリ感染を判定するために使用できる方法が記載されているから，乙１０発明にこれらの刊行物を組み合わせて，糞便中のネイティブなカタラーゼをヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対する抗体で検出することによりヘリコバクター・ピロリの感染を判定するとの構成に至ることは，当業者であれば容易である。


そして，糞便試料中に含まれる抗原を検出する方法として本件発明２のＥＬＩＳＡ法や本件発明３のイムノクロマトグラフィー法は周知であるから，本件発明１の検査試薬をこれらの方法に用いることは当業者であれば容易に想到できる。
したがって，本件発明１～３は進歩性を欠く。
（原告の主張）
乙１０文献はウレアーゼ以外のヘリコバクター・ピロリの酵素がワクチン抗原として機能し得ることを初めて示したものであり，乙１０文献に記載されているモノクローナル抗体は精製されたタンパクの同定のために使用されているにすぎず，乙１０文献には消化管排泄物中のヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することやヘリコバクター・ピロリへの感染の判定に関する技術思想は開示又は示唆されていない。そうすると，乙１０発明は本件発明１～３と対比できる構成を備えていないというべきである。
また，被告が主張する各文献（乙１１～１３）は前記（被告の主張）の相違点②に係る構成を開示又は示唆していないから，乙１０発明にこれらの文献に記載された技術特定事項が適用可能であるとしても，相違点②に係る構成に至ることは容易想到ではない。
したがって，本件発明１～３は進歩性を有する。
エ優先権の主張が認められないことを前提とする乙１９発明に基づく進歩
性欠如
（被告の主張）
本件特許１～３の優先権の基礎となった，①特願平１１－３０８４７５（優先日は平成１１年１０月２９日），②特願２０００－５２３７７（優先日は平成１２年２月２８日）及び③特願２０００－２４４４１４（優先日は平成１２年８月１１日）について，①には「カタラーゼ」及び「ネイティブ」の用語が存在せず，特異的抗原についても誤認していること，①及び②にはヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼが消化管排泄物中に含まれることを見いだした実施例１１の記載がないこと，①～③には「ネイティブなカタラーゼ」の定義がなかったことから，①～③のいずれについても優先権主張の効果は認められない。そうすると，本件発明１～３は本件特許１～３の出願日（平成１２年１０月２７日）を基準として進歩性が判断されるべきである。
そして，乙１９公報は本件特許の出願前に頒布された刊行物であるところ，これに記載された乙１９発明と本件発明１を対比すると，消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなタンパク質を検出することによりヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する点及びネイティブなタンパク質に結合するモノクローナル抗体である点で一致し，①乙１９発明が消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなタンパク質としてカタラーゼを明示していない点，②乙１９発明の抗体がヘリコバクター・ピロリのネイティブな複数種のタンパク質に結合するモノクローナル抗体である点で相違するが，乙１９発明と刊行物（乙１０～１３）を組み合わせることで，上記各相違点に係る構成に至ることは容易である。
また，本件発明１の検査試薬を本件発明２のＥＬＩＳＡ法や本件発明３のイムノクロマトグラフィー法に用いることは容易想到である。したがって，本件発明１～３は進歩性を欠く。
（原告の主張）
本件特許１～３の優先権の基礎となった上記②の出願に係る明細書には「消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼ」の要件ないし知見は開示されていたから，少なくとも上記②の優先権主張の効果は認められる。そして，乙１９公報は上記②に係る優先日以降に頒布されたものであるから，特許法２９条１項３号の「特許出願前に・・頒布された刊行物」に該当しない。したがって，乙１９発明に基づいて進歩性欠如をいう被告の主張は失当である。
オ乙２２発明に基づく新規性欠如
（被告の主張）
本件発明１はいわゆる用途発明に該当しないから，その発明特定事項としては「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とすることを特徴とする検査試薬」のみを考慮すべきである。そして，乙２２文献は本件特許１～３の優先日前に頒布された刊行物であるところ，乙２２文献に記載されている乙２２発明は上記の本件発明１の発明特定事項と同一である。したがって，本件発明１は新規性を欠く。
（原告の主張）
乙２２発明のモノクローナル抗体は本件発明１の「ネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」と異なるから，乙２２発明と本件発明１は同一ではない。したがって，本件発明１は新規性を有する。
（訂正の対抗主張の成否）について
（原告の主張）
本件訂正請求は，①特許請求の範囲請求項６において，検査試薬を「１％ＳＤＳ－２．５％メルカプトエタノール中で１００℃，５分間煮沸処理後のカタラーゼを検出しないもの」に，②特許請求の範囲請求項８及び９について，独立請求項に書き換えるとともに，検査試薬を「キャンピロバクター・ジェジュニを検出しないもの」に減縮することを目的とするものであって訂正要件を満たすところ，本件訂正請求により本件特許１～３の無効理由（前は本件訂正発明１及び２の，
被告製品２は本件訂正発明１及び３の各技術的範囲に属するから，被告の主張する権利不行使の抗弁（特許法１０４条の３第１項）は理由がない。
（被告の主張）
本件訂正請求は，本件明細書に記載した事項の範囲内においてされたものとはいえず，また，実質上特許請求の範囲を変更するものであるから，訂正要件を満たさない（特許法１３４条の２第９項，１２６条５項，６項）。また，本件訂正請求によっても，本件特許１～３の無効理由は解消しない上，新たな無効理由が生じる。
本件訂正発明１の「モノクローナル抗体」は「１％ＳＤＳ－２．５％メルカプトエタノール中で１００℃，５分間煮沸処理後のカタラーゼを検出しないもの」に限定して解釈されるべきであるところ，実験結果（乙３４）によれば，被告製品１及び２のモノクローナル抗体は上記煮沸処理後のカタラーゼを検出したから，被告製品１及び２は本件訂正発明１の構成要件を充足しないので，被告製品１及び２は本件訂正発明１～３の技術的範囲に属しない。
したがって，原告の訂正の対抗主張は理由がない。
（原告の主張）


テイエフビーは，被告製品１及び２の販売により少なくとも合計１億５０００万円（被告製品１につき平成１９年９月から平成２５年１２月末までの販売による１億２０００万円，被告製品２につき平成１８年１月から平成２５年１２月末までの販売による３０００万円）の利益を得たから，原告は少なくとも１億５０００万円の損害を被った（特許法１０２条２項）。また，原告は，弁護士費用相当額として少なくとも合計１５００万円（被告製品１につき１２００万円，被告製品２につき３００万円）の損害を被った。
そして，被告は平成２６年４月１日にテイエフビーを吸収合併し，テイエフビーの原告に対する損害賠償債務を承継したから，原告は，被告に対し，民法７０９条及び特許法１０２条２項に基づき，上記損害賠償金の一部である１億円（被告製品１につき８０００万円，被告製品２につき２０００万円）の支払を求めることができる。
（被告の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
１「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」（構成要件１Ｂ）の充足性）について構成要件１Ｂの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」の充足性について，原告はモノクローナル抗体がヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼと結合すれば足りると主張するのに対し，被告はモノクローナル抗体が変性したカタラーゼとも結合するものであるときは構成要件１Ｂを充足しない旨主張するので，以下検討する。
ア本件特許１の特許請求の範囲の文言上，本件発明１がヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することによりヘリコバクター・ピロリへの感染を判定することができる検査試薬であり，その構成成分であるモノクローナル抗体がヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼと結合することは明らかであるが，このモノクローナル抗体がこのほかにどのような物質と結合し，又はしないかについては，特許請求の範囲に明示的な記載がない。
イ本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明の欄には，以下の趣旨の記載がある。
従来の技術
ヘリコバクター・ピロリ感染の存在診断又は除菌判定のためには，従来，侵襲的検査法である胃部生検組織の培養，非侵襲的検査法である尿素呼気試験や抗体検査等が用いられたが，いずれも種々の問題があり，非侵襲的かつ直接，特異的に精度良く検出できる検査方法が望まれている。（段落【０００４】，【０００５】）
一方，抗原抗体反応に基づく免疫学的方法による糞便からのヘリコバクター・ピロリの直接検出に関してポリクローナル抗体を用いた方法があるが，これに関しては偽陰性の出現や特異性の低さが問題になっている。（【０００７】，【０００８】）
発明が解決しようとする課題
本発明は，上記現状に鑑み，被験者に苦痛を与えず，特別の装置を必要とせずに，安価にヘリコバクター・ピロリの感染が診断でき，また，単一の抗体を用いることにより，交差反応性がなく特異性に優れ，ロットごとの変動がなく品質管理が容易であり，さらに，単一のモノクローナル抗体を用いた場合でも優れた感度を有する検査方法及び検査試薬を提供することを目的とするものである。（【００１０】）
課題を解決するための手段
ａ本明細書において，カタラーゼとは，ＳＤＳ等の変性剤で変性・乖離され，立体構造がほどかれたサブユニットに相当するタンパク質を含まないものである。（【００１１】）
ｂ従来，ヘリコバクター・ピロリの菌体は下部消化管では破砕された状態にあり，そのタンパク質は消化管中でタンパク質分解酵素により分解されてしまうと考えられていた。しかしながら，本発明者は，鋭意研究を行った結果，驚くべきことに，ヘリコバクター・ピロリ感染者の糞便中にはヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼが存在していることを見いだし，これがヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための指標になり得ることに想到し，本発明を完成するに至った。（【００１２】）
ｃ本発明のモノクローナル抗体の製造方法としては特に限定されず，例えば，遺伝子工学的に得られたものであっても，ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼと特異的に結合することができる限り本発明の範囲に含まれるものである。（【００１３】）
ｄ本明細書において，ネイティブな酵素とは，ほぼ生理的な条件でとっている固有の構造を保持しているものを指し，全て（４個）のサブユニットを有し，かつ，活性を有しているものをいう。（【００１７】）ｅ本発明のモノクローナル抗体としては，ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼと特異的に結合することができるものであれば特に限定されない。（【００３３】）
ｆしたがって，以上の結果より，モノクローナル抗体２１Ｇ２，モノクローナル抗体４１Ａ５及びモノクローナル抗体８２Ｂ９が検出したタンパク質は４個のサブユニットを有するヘリコバクター・ピロリのカタラーゼであると同定され，上記の各モノクローナル抗体は，４個のサブユニットを有するカタラーゼを認識するものであることが明らかとなった。（【００３６】）
ｇ上記抗体固定アフィニティークロマトグラフィーで検出されたカタラーゼの活性を測定したところ，活性を有しており，このカタラーゼがいわゆるネイティブな酵素であったことも判明した。なお，モノクローナル抗体２１Ｇ２，モノクローナル抗体４１Ａ５及びモノクローナル抗体８２Ｂ９はいずれも解離したカタラーゼのサブユニットとは反応しなかった。（【００３７】）
ｈ本発明の免疫学的測定法は，本発明のモノクローナル抗体を用いるものであるので，ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼに特異的に存在するエピトープを認識することができ，他の物質を，交差反応を原因として誤って検出してしまうことがなく，特異性が極めて高い測定を行うことができるという極めて優れた特色を有する。（【００６５】）
実施例
抗ヘリコバクター・ピロリモノクローナル抗体と糞便中抗原のサブユニットとの反応性を測定するため，実施例９（２）に記載したＳＤＳ－ポリアクリルアミドゲル電気泳動（２％ＳＤＳ－５％メルカプトエタノールと混合し，１００℃，５分間煮沸した溶液を用いたもの）を行ったところ，いずれのモノクローナル抗体を用いても抗原性に由来する発色は認められなかった。したがって，本発明のモノクローナル抗体はカタラーゼのサブユニットすなわち一次構造上のエピトープを認識するのではなく，よりネイティブな高次構造をエピトープとして認識していることが示唆された。（【０１１６】の実施例９（２），【０１２１】の実施例１０）
発明の効果


本発明は，上述の構成よりなるので，ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼに特異的に存在するエピトープを認識することができるモノクローナル抗体を提供することができ，さらに，本発明のモノクローナル抗体を用いれば，ヘリコバクター・ピロリを極めて特異的に認識することができる。（【０１２５】）
ウ本件明細書の上記各記載を総合すると，本件発明１は，従来のヘリコバクター・ピロリの検出方法においては特異性の低さ等の問題があったことから（段落【０００８】），交差反応性がなく特異性に優れ品質管理が容易なヘリコバクター・ピロリの感染を判定するための検査試薬を提供することを目的としているところ（【００１０】），従来はヘリコバクター・ピロリのタンパク質が消化管中で分解されてしまうと考えられていたが，ヘリコバクター・ピロリ感染者の糞便中にヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼが存在していることを見いだしたことで，これをヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための指標とすることとし（【００１２】），ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼ（このカタラーゼにはＳＤＳ等の変性剤で変性，乖離され，立体構造がほどかれたサブユニットに相当するタンパク質が含まれない。【００１１】）と特異的に結合するモノクローナル抗体（【００１３】，【００３３】，【００６５】），すなわち，ネイティブなカタラーゼと特異的に結合するモノクローナル抗体（【００３３】，【００３６】，【００３７】，【０１２１】）を用いることで特異性が極めて高い測定を行うことができる特色を有する（【００６５】，【０１２５】）発明であると認められる。
そうすると，構成要件１Ｂの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」とは，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼのみと結合するモノクローナル抗体であって，ＳＤＳ等の変性剤で変性されたカタラーゼとは結合しないものをいうと解するのが相当である。
エこれに加え，原告は，本件特許１～３の出願経過において，平成１５年１１月１１日付け意見書（乙２）を提出し，拒絶理由通知により引用された刊行物２（乙１０）との相違点につき，刊行物２に記載されたモノクローナル抗体はヘリコバクター・ピロリのカタラーゼをＳＤＳにより変性，乖離させて得られた変性したサブユニットと結合するものであるのに対し，本件発明１の「モノクローナル抗体」はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼの立体構造をエピトープとして認識するものであって，ＳＤＳにより変性されたカタラーゼとは結合することができないものである旨の説明をしている。このような原告の説明は，構成要件１Ｂのモノクローナル抗体につき上記ウのように解釈すべきことを裏付けるものということができる。
オそこで，上記ウの解釈を前提に，被告製品１及び２が構成要件１Ｂの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」を充足するかについてみる。
ローナル抗体はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼと結合する。また，証拠（乙２６，３４）及び弁論の全趣旨によれば，このモノクローナル抗体（被告製品１につきＩｇＧ主抗体及びＩｇＧ副抗体，被告製品２につきＩｇＭ抗体）はＳＤＳ及び２ＭＥ（メルカプトエタノール）による変性処理並びに煮沸処理を経たカタラーゼを検出することが認められる。そして，これらの変性及び煮沸処理によってカタラーゼは完全に変性し，単量体となったものと考えられるから（本件明細書の段落【０１１６】参照），被告製品１及び２のモノクローナル抗体は変性剤で変性されたカタラーゼと結合するものであるということができる。そうすると，被告製品１及び２のモノクローナル抗体は，ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼだけでなく，変性剤で変性されたカタラーゼとも結合するモノクローナル抗体であるから，構成要件１Ｂの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」に当たらない。したがって，被告製品１及び２が構成要件１Ｂを充足すると認めることはできない。
カこれに対し，原告は，①特許請求の範囲請求項６において「モノクローナル抗体」は「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出する」ものとして明確に特定されており，本件明細書の記載及び原告が提出した意見書（乙２）の記載は限定的な解釈をとる根拠とならない，②限定的に解釈するとしても，構成要件１Ｂの「モノクローナル抗体」が結合しない変性されたカタラーゼとは，本件明細書の段落【０１１６】に記載された方法により処理されたものをいうと解すべきである，③実験結果（甲７，１４）によれば，被告製品１及び２はいずれも変性されたカタラーゼを検出しなかったなどとして，被告製品１及び２は構成要件１Ｂを充足する旨主張する。
そこで判断するに，原告の上記主張①については，前記ウ及びエで説示したところに照らし，これを採用することはできない。同②については，本件明細書の段落【０１１６】は実施例の一つを記載したものであって，この記載から直ちに構成要件１Ｂを原告が主張するように限定的に解釈することはできないというべきである。同③については，原告による実験（甲７，１４）においてはいずれもＳＤＳ及び２ＭＥによる変性処理並びに煮沸処理により変性したカタラーゼが検出されなかったことが認められる。しかし，これらの実験で試料として用いられたのは被告製品１及び２であって，被告による前記実験（乙２６，３４）で用いられた被告製品１及び２のモノクローナル抗体ではない。そして，被告製品１及び２の測定原理（固相抗体と標識抗体で抗原（カタラーゼ）を挟み込むことにより抗原を検出すること。甲３，５，乙２７，弁論の全趣旨）に照らすと，カタラーゼが完全に変性して単量体となっている場合には固相抗体と標識抗体の一方しかこのカタラーゼと結合することができないため，被告製品１及び２は完全に変性したカタラーゼを検出できないと考えられることを踏まえれば，原告による上記実験において被告製品１及び２が完全に変性したカタラーゼを検出しなかったとしても，このことから直ちに被告製品１及び２で用いられているモノクローナル抗体が変性したカタラーゼと結合したとする被告による前記実験結果の信用性が害されることはないというべきである。したがって，原告の上記主張③は前記オの判断に影響するものでないと解される。以上のとおり，被告製品１及び２は構成要件１Ｂを充足しないから，被告製品１につき本件発明１及び２，被告製品２につき本件発明１及び３の技術的範囲に属するとはいずれも認められない。
２結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷川    浩二


平成２３年８月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２０年（ワ）第２８９６７号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年５月１９日
判                  決
大阪府茨木市＜以下略＞
原                告          株式会社日本生物科学研究所同訴訟   代理人   弁護士                                   竹   田       稔同                            木   村   耕太郎同                            服   部   謙太朗
東京都千代田区＜以下略＞
被                告          株式会社ホンダトレーディング同訴訟   代理人   弁護士                                   田中康   久同                            園部洋   士同                            林   太郎同                            眞鍋涼   介同                            伊藤周   作同訴訟復代理人弁護士          片岡直   輝同訴訟復代理人弁理士          岡田希   子同補佐   人弁理   士                                 飯塚雄   二同                            田治米     惠   子同                            柿本邦   夫
主              文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載の食品を製造し，販売してはならない。２被告は，被告が保管する第１項記載の食品を廃棄せよ。
３仮執行宣言
第２事案の概要
本件は，「納豆菌培養エキス」に関する特許権を有する原告が，被告に対し，被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の食品（以下「被告製品」という。）が，上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し，上記特許権を侵害すると主張して，特許法１００条１項，２項に基づき，被告製品の製造販売の差止及び廃棄を求める事案である。
１前提となる事実（争いのない事実以外は，証拠を項目の末尾に記載する。ただし，書証は枝番を含む。）
(1)原告の特許権（甲３，４）
ア原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）を有している。
特許    番号      特許第３８８１４９４号発明の   名称                     納豆菌培養エキス出    願    日    平成１２年４月２１日登    録    日    平成１８年１１月１７日
特許請求の範囲
請求項１（請求項１に係る発明を「本件発明」という。）「ナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品。」
イ本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）によると，本件発明は，血栓溶解酵素であるナットウキナーゼを含有するが，血液凝固因子であるビタミンＫ２をほとんどあるいは全く含有しない食品に関するものであり（段落【０００１】），従来，納豆菌が血栓溶解酵素であるナットウキナーゼを生産し，ナットウキナーゼは，それ自身が線溶酵素として作用することが知られており，食品として摂取されると，血栓を溶解する（段落【０００２】）ことから，ナットウキナーゼを多量に含む食品が販売されている（段落【０００３】）が，他方で，納豆菌は，培養によってビタミンＫ２を多く生産し，ビタミンＫ２は，血液凝固系の必須成分として知られており（段落【０００４】），血栓予防のため，ビタミンＫ依存性凝固因子の合成抑制剤を服用している患者が，血栓予防等を目的として血栓溶解酵素であるナットウキナーゼを含む納豆又は納豆菌培養エキスを摂取すると，ビタミンＫ２も同時に摂取することになり，ビタミンＫ依存性凝固因子の合成抑制剤の効果が打ち消されるという問題点が生じるため（段落【０００６】），本件発明は，ナットウキナーゼと，特定の量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養エキス等を提供し，これにより，従来のナットウキナーゼを含有する食品が有していた問題点が解決され，栄養分に優れ，血液凝固因子であるビタミンＫ２がほとんどあるいは全く含まれないため，ビタミンＫ２の過剰摂取を心配することのないナットウキナーゼ活性が強化され，また，血液凝固系の疾患を有する患者にも最適な食品が提供される（段落【００１０】）というものである。
(2)訂正請求（甲３５）
原告は，後記のとおり，特許庁に対し，平成２３年２月２４日付けで，本件発明について特許法１３４条の２に基づく訂正請求をした。訂正に係る請求項１は，次のとおりである（以下，請求項１の訂正に係る発明を「本件訂正発明」という。）。
「５０００ＦＵ／ｇ乾燥重量以上のナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品。」
(3)構成要件の分説
ア本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりとなる。
Ａナットウキナーゼと
Ｂ１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを
Ｃ含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，Ｄペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態のＥ食品。
イ本件訂正発明を構成要件に分説すると，次のとおりとなる。Ａ’５０００ＦＵ／ｇ乾燥重量以上のナットウキナーゼと
Ｂ’１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを
Ｃ’含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，Ｄ’ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態のＥ’食品。
(4)被告の行為
被告は，被告製品を製造販売している（なお，被告は，被告製品の販売の事実は認めるものの，被告製品の製造については第三者に委託して製造させているとしてこれを否認する。しかし，製造委託の事実を法的に評価すれば，被告自身が製造していることになることは認めている。）。
(5)被告製品の構成
被告製品は，「ａナットウキナーゼと」，「ｂ    １μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを」，「ｃ含有する納豆菌培養物を含む」，「ｄ    粉末の形態の」，「ｅ食品」である。
なお，原告は，被告製品は「ｂ０．００４６μｇ／ｇ乾燥重量のビタミンＫ２とを」含有する構成であると主張し，被告は，これについて不知とするが，「ｂ１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを」含有する構成であることについては認めており，上記ｂの構成であることには争いがない。また，被告は，ｃ～ｅの構成について，不知とするが，被告製品がｃないしｅの構成を充足しないことについて特段の主張をしていないので，弁論の全趣旨により上記の構成と認めるのが相当である。


(6)被告製品の本件発明，本件訂正発明の構成要件充足性ア被告製品は，本件発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅを充足する。なお，被告は，本件発明の構成要件Ｃについて，平成２０年１１月２５日付け被告準備書面(1)においては，被告製品が，構成要件Ｃを充足することを認めていたが，平成２１年７月１７日付け被告準備書面(5)において，これを争うようになった。
イ被告製品は，本件訂正発明の構成要件Ｂ’，Ｄ’，Ｅ’を充足する（被告は，本件訂正発明の構成要件充足性について，否認し争うとするが，本件訂正発明の構成要件と被告製品の構成の対比からすると，構成要件Ｂ’，Ｄ’，Ｅ’の充足が認められる。）。
(7)無効審判請求及び訂正請求等（甲２０，２３，３５，乙３５～３７）ア(ア)審判請求人（被告）は，特許庁に対し，平成２０年１１月６日，本件発明に係る特許についての無効審判を請求したところ（無効２００８－８００２４６号），特許庁は，平成２１年７月７日付けで請求不成立の審決をし，その謄本は，同月１７日，審判請求人（被告）に送達された。
(イ)審判請求人（被告）は，知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に対し，(ア)の審決について審決取消訴訟を提起したところ（平成２１年（行ケ）第１０２４０号），知財高裁は，平成２２年９月１５日付けで請求を棄却する旨の判決を言い渡し，同判決は，その後確定した。
イ(ア)審判請求人（被告）は，特許庁に対し，平成２１年５月１８日，本件発明に係る特許に対する無効審判を請求したところ（無効２００９－８００１０２号），特許庁は，平成２２年１月５日付けで請求不成立の審決をし，その謄本は，同月１５日，審判請求人（被告）に送達された。(イ)審判請求人（被告）は，知財高裁に対し，(ア)の審決について審決取消訴訟を提起したところ（平成２２年（行ケ）第１００３８号），知財高裁は，平成２２年９月１５日付けで審決を取り消す旨の判決を言い渡した（以下「本件知財高裁判決」という。）。
(ウ)審判被請求人（原告）は，最高裁に対し，(イ)の判決について上告（最高裁平成２２年（行ツ）第４４１号）及び上告受理申立（最高裁平成２２年（行ヒ）第４７４号）をしたが，最高裁は，平成２３年１月２５日，上告棄却及び上告不受理の決定をした。
(エ)審判被請求人（原告）は，特許庁に対し，本件発明について，平成２３年２月２４日付けで特許法１３４条の２に基づく訂正請求をした。ウ上記訂正請求における訂正の内容は，次のとおりである。
(ア)訂正事項ａ
本件明細書中の特許請求の範囲の請求項１を，「５０００ＦＵ／ｇ乾燥重量以上のナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品。」に訂正する。
(イ)訂正事項ｂ
本件明細書中の発明の詳細な説明の段落番号【００１１】を，「本発明は，５０００ＦＵ／ｇ乾燥重量以上のナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品に関する。」に訂正する。
(ウ)訂正事項ｃ
本件明細書中の発明の詳細な説明の段落番号【００１２】を，「また，本発明は，納豆菌を液体培養する工程および，得られた培養液をキトサン処理する工程を含む方法で得られる，ナットウキナーゼ１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養エキスに関する。」に訂正する。
(エ)訂正事項ｄ
本件明細書中の発明の詳細な説明の段落番号【００１５】を，「また，本発明は，ビタミンＫ２含有量が低下した納豆菌培養液の製造方法であって，納豆菌培養液をキトサンで処理する工程を含む方法に関する。」に訂正する。
(8)本件訴訟の経過（当裁判所に顕著な事実）
ア原告は，当裁判所に対し，平成２０年１０月１４日，本件訴訟を提起した。
イ被告は，平成２１年２月３日の第１回弁論準備手続期日において陳述された平成２０年１１月２５日付け被告準備書面(1)において，被告製品の本件発明の構成要件充足性に関して上記(6)アの認否をするとともに，新規性の欠如について，後記新規性欠如①（乙１），新規性欠如②（乙２），新規性欠如③（乙３）の主張を，進歩性欠如について，後記進歩性欠如①（主引用例乙３）のうちの副引用例乙４と組み合わせた無効理由の主張及び進歩性欠如②（主引用例乙５）の無効理由の主張をした。ウ被告は，平成２１年４月２４日の第３回弁論準備手続期日において陳述された同月２３日付け被告準備書面(3)において，被告製品の本件発明の構成要件充足性に関して上記(6)の主張をするとともに，後記特許法３６条６項１号違反，同２号違反の無効理由の主張をした。また，被告は，同弁論準備手続期日において，「本件発明の無効の主張については，従前の主張及び被告準備書面(3)で主張した特許法３６条６項１号，同２号違反以外の主張はしない。」と述べた。
エ原告は，平成２１年６月３０日の第４回弁論準備手続において陳述された同年５月２９日付け原告第３準備書面において，本件発明の構成要件Ｃの「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義について，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部又は相当部分が含まれていることであると主張した。
オ被告は，平成２１年８月３１日の第５回弁論準備手続期日において陳述された同年７月１７日付け被告準備書面(5)において，被告製品の構成要件Ｃ充足性についての自白の撤回の主張をするとともに，新たに後記進歩性欠如③（主引用例乙１９）の無効理由の主張をした。カ被告は，平成２１年１１月１０日の第７回弁論準備手続期日において陳述された同月４日付け被告準備書面(9)において，新たに，後記進歩性欠如①（主引用例乙３）のうち副引用例乙１９，２０，１，２，５を組み合わせた無効理由の主張をした。


キ原告は，平成２３年４月８日の第１６回弁論準備手続期日において陳述された同年３月３１日付け原告第１３準備書面において，新たに，本件発明についての訂正請求に基づく主張をした。
２争点
(1)被告製品の構成
(2)本件発明の侵害の有無
(2)－１本件発明の構成要件充足性
(2)－１－１本件発明の構成要件Ｃの解釈
(2)－１－２本件発明の構成要件Ｃの充足性
(2)－２本件発明の無効理由の有無
(2)－２－１特許法３６条６項１号違反
(2)－２－２特許法３６条６項２号違反
(2)－２－３①新規性欠如①（乙１）
(2)－２－３②新規性欠如②（乙２）
(2)－２－３③新規性欠如③（乙３）
(2)－２－４①進歩性欠如①（主引用例乙３）
(2)－２－４②進歩性欠如②（主引用例乙５）
(2)－２－４③進歩性欠如③（主引用例乙１９）
(3)本件訂正発明の侵害の有無
(3)－１訂正請求の適否
(3)－２訂正請求による無効理由の解消の有無
(3)－３本件訂正発明の構成要件充足性
(4)差止・廃棄請求の可否
３争点に対する当事者の主張
(1)被告製品の構成
（原告）
本件訂正発明の構成要件Ａ’に関し，被告製品は，「ａ２５８７１ＦＵ／ｇ乾燥重量のナットウキナーゼと」を含有する構成を有する。すなわち，被告製品のナットウキナーゼ活性は２４５００ＦＵ／ｇであり，被告製品の固形分量は９４．７％であるから，被告製品は，２５８７１ＦＵ／ｇ＝２４５００ＦＵ／ｇ÷０．９４７乾燥重量のナットウキナーゼを含有している（甲１９）。
（被告）
被告製品がナットウキナーゼを含有することは認めるが，原告がどのようにして被告製品を入手して，実際に分析をしたかは不明であるため，原告の主張するナットウキナーゼの含有量は知らない。
(2)本件発明の侵害の有無
(2)－１本件発明の構成要件充足性
(2)－１－１本件発明の構成要件Ｃの解釈
（原告）
ア本件発明の構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」は，「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分が含まれているもの」を意味する。
(ア)本件発明の「納豆菌培養液またはその濃縮物」が「ナットウキナーゼ」と「１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２」を含有する状態のものであることは特許請求の範囲の記載上一義的に明確であるが，「納豆菌培養液またはその濃縮物」自体の意義について明細書の発明の詳細な説明を参酌する必要があるか否かは別問題である。「ナットウキナーゼと…ビタミンＫ２を含有する」は，「納豆菌培養液またはその濃縮物」の修飾語であり，その語自体の意義を明らかにするものではない。「納豆菌またはその濃縮物」自体の意義が特許請求の範囲の記載からは一義的に明確でない以上，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して理解すべき特段の事情がある。
(イ)本件明細書には，本件発明が「栄養分に優れ，血液凝固因子であるビタミンＫ２がほとんどあるいは全く含まれないため…血液凝固系の疾患を有する患者にも最適な食品」であることが記載されている（段落【００１０】）。
「栄養分」の意義については，本件明細書に定義はないが，一般的に「栄養素」ともいい，生物が生命を保ち，健康的生活を営むため，あるいは成長・発育のために体外から取り入れる物質をいい，蛋白質，炭水化物，脂質，灰分（「無機質」または「ミネラル」ともいう。），ビタミンなどであることは，周知の事項であるから（甲１８），本件発明の「納豆菌培養液またはその濃縮物」には，栄養分として，試験結果報告書（甲１５）例示の蛋白質，炭水化物，灰分（ミネラル）などの成分が含まれていることが必要である。
納豆菌培養液に含まれる具体的な成分（栄養分）は，納豆菌の種類，培養条件などで変化するので（本件明細書段落【００２０】），納豆菌培養液中の具体的成分（栄養分）を特定することは，本件発明の構成要件を特定するうえで不要であり，構成要件の充足性とは関係がない。したがって，本件発明の特許請求の範囲の「納豆菌培養液またはその濃縮物」は，納豆菌培養液に通常含まれる（納豆菌からの分泌物及び培地成分の残渣に由来する）種々の栄養分のうちの全部又は相当部分（有意な量）が残存しているものであることと理解される。(ウ)原告が「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義を上記(イ)のように解することは，「納豆菌培養液またはその濃縮物」の技術用語としての意味に本来含まれない要素を付加して限定解釈しているものではない。
本件明細書には，本件発明が「栄養分に優れ，血液凝固因子であるビタミンＫ２がほとんどあるいは全く含まれないため…血液凝固系の疾患を有する患者にも最適な食品」であることが記載されているから（段落【００１０】），本件発明の「納豆菌培養液またはその濃縮物」を，納豆菌培養液に通常含まれる種々の栄養分のうちの全部または相当部分が含まれるものをいうと解することは，「納豆菌培養液またはその濃縮物」の通常の技術的意義の範囲内の解釈である。
イ被告の主張に対する反論
(ア)「納豆菌培養液またはその濃縮物」は「納豆菌を培養した液体のうちナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２を含有する状態のもの」であるとする被告の解釈によると，本件発明は「ナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品」と記載されたはずであり，「納豆菌培養液またはその濃縮物」との構成要件を無視することに帰する。


(イ)仮に，「納豆菌培養液またはその濃縮物」を原告のように解する場合には，特許請求の範囲としてその精製方法を加えるべきであるとする被告の主張は誤りである。本件発明は物の発明であり，本件特許出願以前に，キトサン処理によるものであろうと，その他の方法によるものであろうと，「ナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む…食品」は公知ではないから，本件発明の技術的範囲は，キトサン処理による方法によって得られた物に限定されない。キトサン処理によるものであろうと，その他の方法によるものであろうと，本件発明は，ナットウキナーゼ及び納豆菌培養液に由来する栄養分の全部又は相当部分を残存させつつ，ビタミンＫ２を選択的に除去して１μｇ／ｇ乾燥重量とした食品である。特許庁審査官は，かかる物の発明について新規性を認めたものであり（乙８），原告の意見書（乙７）も，本件発明は，引用発明と異なり，ナットウキナーゼを納豆菌培養液から分画するものでないと述べるにすぎない。
ウ時機に後れた攻撃防御方法
構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義が，キトサン処理されたものに限定解釈されるべきであるとの被告の主張は，平成２１年１０月１日付け被告準備書面(8)で初めて主張されたものであり，審理を不当に遅延させる目的をもってする防御方法であって，時機に後れた防御方法（民訴法１５７条）として却下されるべきである。
（被告）
ア本件発明の構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」は，特許請求の範囲の記載からすると，「納豆菌を培養した液体のうちナットウキナーゼと１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２を含有する状態のもの」であることが一義的に明確であり，本件明細書の記載からしても，それ以上の要件を読み取ることはできない。すなわち，「納豆菌培養液またはその濃縮物」は，ナットウキナーゼを含有し，かつビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすように処理したものであり，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部又は相当部分が含まれるものではない。イ仮に，本件発明の構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義を，原告が主張するように，納豆菌培養液またはその濃縮物に通常含まれる栄養分の全部又は相当部分が含まれるものとした場合には，納豆菌培養液またはその濃縮物に栄養分を残しつつ，ビタミンＫ２のみを選択的に除去することができる方法が明らかでない限り，本件発明は不明確となる。原告はその方法として特殊な精製方法を用いることによって行うとしているから，「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義は，その特殊な精製方法を明らかにすることによって初めて不明確でないものとして特定することになる。そして，本件明細書においては，その精製方法としてキトサンによる方法が示されているのみである。そうすると，「納豆菌培養液またはその濃縮物」を原告のように理解した上で，本件発明が不明確とされないためには，「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義は，「納豆菌を培養した培養液を，キトサンを用いてビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすように処理したもの」として特定されるべきことになる。このように，精製方法による限定をしない限り不明確となる理由は，次のとおりである。
(ア)そもそも納豆菌培養液は，培養液として使用する成分が限定されるものではなく，培養液の栄養分その他の成分により特定することはできない。培養液中の状態は，納豆菌の培養時間によっても変化するので，培養液の成分・構成や培養時間の限定をせずに「納豆菌培養液またはその濃縮物」とした場合には，培養液の成分を特定することはできない。従来の技術によって当業者が適宜なしうる範囲内の納豆菌培養液と，構成要件Ｃの納豆菌培養液を区別するには，分離するための方法を限定することで特定するほかない。
(イ)本件明細書において，本件発明が解決しようとする課題は，「有機溶媒などを用いることなく，簡便にビタミンＫ２を除去できる方法」及び「その方法で生産される，ビタミンＫ２含量が低減された納豆菌培養エキス」（段落【０００９】）とされ，「その方法」としては，発明の実施形態において「ビタミンＫ２の除去はキトサンを用いて行う」（段落【００１９】）とキトサン処理による方法が記載されているのみである。本件発明は，キトサンを用いた処理によってビタミンＫ２を除去する点に本質があり，特許庁審査官も，その点に特許性を認めている（乙８）。原告も，意見書（乙７）において，納豆菌培養液からナットウキナーゼを精製する方法が引用発明との差異であることを自認している。(ウ)以上の理由から，原告のような解釈をする場合には，本件発明の「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義については，精製方法を含めて理解すべきことは明らかである。
ウ本件明細書からみても，原告の解釈は，相当ではない。(ア)本件明細書には「本発明により…栄養分に優れ…食品が提供される。」（段落【００１０】）とあるのみであり，「栄養分に優れ」は「食品」を修飾している。栄養分に優れた納豆菌培養液またはその濃縮物が提供されるとの記載は存在しない。段落【００１０】は，「本発明」についての説明であり，本発明は「納豆菌培養エキス及びその製造方法を提供する」というものであるから，段落【００１０】は，納豆菌培養エキスについての説明であり，納豆菌培養液についての説明ではない。本件発明において，納豆菌培養液と納豆菌培養エキスは明確に区別されており，納豆菌培養エキスの説明を納豆菌培養液の説明に用いるべきではない。
出願経過をみても，原告は，意見書（乙７）において，「納豆菌培養エキス」を「納豆菌培養液またはその濃縮物を含む…形態の食品」と補正している。したがって，本件発明の「納豆菌培養液またはその濃縮物」について，「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分が含まれている」ものとすることは，特許請求の範囲に記載されていない発明の構成要件を発明の詳細な説明の記載から不要に付加するものである。
(イ)本件明細書の発明が解決しようとする課題（段落【０００９】）には，栄養分に関する記載がない。納豆菌培養液の栄養分を残したままビタミンＫ２のみが除去された物が本件発明の特徴点であれば，残される栄養分の内容が詳細な説明において示されているべきであるが，何の示唆もない。


(ウ)本件明細書の段落【００２０】～【００２８】には，ナットウキナーゼを産生できる微生物として納豆菌を培養し，得られた培養液にキトサン処理を行い，次いで濾過助剤などを用いて精密濾過し，さらにメンブレンフィルター等を用いて濾過することにより「納豆菌培養液またはその濃縮物」が得られること，この濃縮液中のビタミンＫ２の濃度は１μｇ／ｇ乾燥重量以下となることが記載されている。また，本件明細書の段落【００２８】の納豆菌培養液の濃縮液は，本来の納豆菌培養液（納豆菌を培養した培養液であり，培養後に何らかの成分を追加したり除去したりしていないもの）自体ではなく，本来の納豆菌培養液にキトサン処理等の精製処理を重ねたものである。そして，キトサンは，蛋白質凝集回収助剤等として（乙１６），あるいはジュースや糖液の精製，下水や産業排水の処理，汚泥の脱水などの凝集剤として広く使用されているものであるから（乙１７），キトサンを用いて納豆菌培養液に凝集沈殿処理を行う前後で，蛋白質等の組成にほとんど変化がないことはありえない。したがって，構成要件Ｃの「納豆菌培養液またはその濃縮物」に「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分」が含まれることはない。試験結果報告書（甲１５）は，本件特許の実施例に準じているとはいえない。
(2)－１－２本件発明の構成要件Ｃの充足性
（原告）
ア被告製品は，構成要件Ｃを充足する。
(ア)被告製品の成分分析（甲１９）によると，被告製品は，灰分，蛋白質，脂質及び炭水化物といった，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分のうち少なくとも相当部分を含有するものである。そして，被告製品は納豆菌培養液またはその濃縮物を乾燥処理により粉末化したものである以上，上記栄養分は納豆菌培養液またはその濃縮物に由来する。したがって，被告製品は，本件発明における「納豆菌培養液またはその濃縮物」を含むものであるから，構成要件Ｃを充足する。
(イ)ポリアミンは例示にすぎず，これが納豆菌培養液に特徴的な栄養成分であるとしても，そのことから直ちに，これが検出されなければ本件発明の構成要件Ｃに該当しないというものではないが，実際には，被告製品にポリアミンが含まれることは，立証済み（甲１９）である。
イ自白の成立及び自白の撤回
被告が，平成２０年１１月２５日付被告準備書面(1)により構成要件Ｃの充足を認めたことは裁判上の自白に該当する。
また，被告が，平成２１年４月２３日付け被告準備書面(3)においてこれを否認したことは，自白の撤回に該当するが，原告は同意しないし，自白の撤回の要件も具備しない。
(ア)反真実性
被告は，被告製品においては，「納豆菌培養液またはその濃縮物」について，栄養分の相当部分が残っているとはいえないと主張するが，被告製品は食品として販売されており，医薬品と同様の高度な「精製」をしているわけではないから，「精製」をしていることの一事をもって，その「過程においてナットウキナーゼを除くほとんどの蛋白質，糖分，脂質の相当程度は除去されてしまうことは明白」とはいえない。被告製品のパンフレットにも「茶褐色粉末で，わずかに発酵臭（納豆臭）を有する」と記載されており，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分のうち少なくとも相当部分が被告製品に残存していることは明らかである。したがって，被告の自白内容が真実に反するとは言えない。
(イ)錯誤
被告製品が構成要件を充足しない理由となる「納豆菌培養液またはその濃縮物」に精製方法を加えてこれを限定する解釈は，本来，答弁書の段階で被告において主張すべきものである。したがって，原告が「納豆菌培養液またはその濃縮物」について，被告が想定していない解釈をしたからといって，自白の撤回を正当化しうる「錯誤」となるものではない。
（被告）
ア被告製品は，構成要件Ｃを充足しない。
(ア)構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義が，「納豆菌を培養した培養液を，ナットウキナーゼを含有し，かつビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすように処理した物」（納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分は含まない）と解する場合は，被告製品は構成要件Ｃを充足する。被告が，当初，構成要件Ｃの充足性を認めたのはこの趣旨である。
(イ)しかし，構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義が，原告のいうように「納豆菌培養液またはその濃縮物に通常含まれる栄養分の全部又は相当部分が含まれるもの」であるとするならば，前記のとおり，「キトサンを用いてビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすように処理したもの」という要件を付加して理解されるべきであるから，キトサン処理をしない被告製品は，構成要件Ｃを充足しない。
イ自白の不成立
(ア)構成要件の意義は，特許の技術的範囲の客観的な解釈であり，当事者の主張に限定されるものではない。また，構成要件の充足性に関する陳述は，法的評価に係るものであるから，構成要件の意義ごとに対応した認否が認められるべきであり，本件においても自白は成立しない。(イ)前記のとおり，被告は構成要件Ｃの「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義について，ナットウキナーゼを含有し，かつビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすように処理した物を含み，かつ納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部又は相当部分は含まれないものとの解釈の下で構成要件Ｃの充足性を認めたものである。したがって，自白に拘束力が生じるとしても，被告製品に「納豆菌を培養した培養液を，ナットウキナーゼを含有し，かつビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすよう処理した物で，かつ納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分は含まない物」を含有しているという事実である。この部分に自白が認められたとしても，構成要件Ｃの充足性が認められることにはならないから，構成要件Ｃの充足性についての自白は成立しない。
ウ自白の撤回
仮に，構成要件Ｃの充足性についての自白が成立するのであれば，撤回する。
(ア)反真実性


①本件明細書に基づいて調製したとされる試料についての試験結果報告書（甲１５）の試料①，②がキトサン処理前後の納豆菌培養液であり，少なくとも納豆菌培養液の８５～９０重量％の栄養分が残っているとすれば「相当部分」の栄養分が残っていることになる。しかし，被告は，納豆菌を培養した液体を精製して製品化しており，被告製品は精製の過程においてナットウキナーゼを除くほとんどの蛋白質，糖分，脂質の相当程度は除去されるから，構成要件Ｃが原告の主張する意義である場合には，被告の自白は客観的事実に反する。②分析試験成績書（乙２４）では，納豆菌を培養した液体を精製処理しビタミンＫ２を除去・減量したもの（濃縮液）において，納豆菌が生産する代表的な機能性成分であるポリアミン（スペルミジン，プトレッシン，カダベリン）が検出されていないから，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分であるポリアミンが全く含まれていないか，極めて微量だけ含まれていることになり，「相当部分」が残っているとはいえない。したがって，構成要件Ｃが原告の主張する意義である場合には，被告の自白は客観的事実に反する。
③原告の意見書（乙７）によると，本件発明は，納豆菌培養液を分画することなく，そのまま濃縮し食品の形態とするが，被告製品は，キトサンを用いずにナットウキナーゼを分画することでビタミンＫ２を除去しているから，被告の自白は客観的事実に反する。
(イ)錯誤
前記のとおり，被告は，被告製品の製造に使用される「納豆菌を培養した培養液」が，「ナットウキナーゼを含有し，かつビタミンＫ２含量１μｇ／ｇ乾燥重量以下を満たすように納豆菌培養液を処理したもの」であることを認める意思で被告製品が構成要件Ｃを充足するとの答弁をしたが，その後，原告の主張が変遷した。構成要件Ｃに「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分」が含まれている必要があるという原告の主張が認められる場合には，被告は錯誤により被告製品が構成要件Ｃを満たすことを認めたことになる。
(2)－２本件発明の無効理由の有無
(2)－２－１特許法３６条６項１号違反
（被告）
ア本件発明には，次のとおり，特許法１２３条１項４号，３６条６項１号違反の無効理由がある（本件発明の課題を解決する手段の反映の欠如）。(ア)本件発明は，ナットウキナーゼを摂取することを目的とする納豆菌培養エキス製品において，ナットウキナーゼの血栓溶解作用を強力にするため，その阻害因子となるビタミンＫ２を除去することに着目した発明であり（段落【０００２】～【０００４】，【０００７】参照），本件発明の解決しようとする課題は，「有機溶媒を用いることなく，簡便にビタミンＫ２のみを選択的に除去できる方法」及び「その方法で生産されるビタミンＫ２含量のみが低減された納豆菌培養エキス」を提供することである（段落【０００９】）。
(イ)本件発明の課題を解決するための手段としては，本件明細書の段落【００１９】及び実施例や，本件出願時の技術常識を参酌すると，キトサンを用いることは必須であるから，本件発明の本質は，キトサン処理を用いた納豆菌培養液の精製方法にある。
(ウ)本件では，本件発明の課題である「有機溶媒を用いることなく，簡便にビタミンＫ２を除去できる方法」について，当該課題を解決するための手段として「キトサンを用いた処理」の記載が特許請求の範囲において欠落しており，本件発明の特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するための手段が反映されていないため，発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求する場合に該当し，特許法３６条６項１号に反する。
(エ)仮に，本件発明の技術的意義に「納豆菌培養液に含まれる『栄養分』をなるべく維持すること」が含まれる場合には，ビタミンＫ２を除去する処理の前後で栄養分含量がどの程度変化するのかが記載されてしかるべきであるが，本件明細書には，栄養分に相当するものの例示を含めて記載がない。また，仮に「栄養分に優れている」ことの具体的内容が，キトサン処理を選択した場合に，納豆菌培養液（培養上清）中に残存している栄養分の状態（種類及び量）を指すのであれば，請求項１において「納豆菌培養液またはその濃縮物」がキトサン処理工程を経て得られたものであることを明示する必要があるが，その記載もない。
イ原告の主張に対する反論
(ア)原告は，本件発明をプロダクト・バイ・プロセス・クレームとして理解したとしても，権利範囲は同一であると主張するが，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの効力がそのプロセスで製造された物だけに及ぶか否かの技術的範囲の問題（特許法７０条）と，特許請求の範囲に係る発明と，発明の詳細な説明に発明として記載したものとが実質的に対応しているかについての記載不備の問題（同法３６条６項１号）とは異質の問題であるから，技術的範囲が及ぶことをもって，記載不備にならないことはない。
(イ)本件明細書段落【０００８】の「栄養学上の問題」とは，その記載からみて，ビタミンＫ２以外の脂溶性の栄養分が抽出されるという問題であり，すべての栄養分の抽出についてではない。したがって，段落【００１０】の「栄養分に優れ」も，納豆菌培養液をキトサン処理することによって脂溶性の栄養分のうちビタミンＫ２のみが抽出されたという結果を表しているにすぎない。本件発明は，納豆菌培養液におけるビタミンＫ２に着目したものであり，本件発明の課題の解釈に当たり，ビタミンＫ２以外の栄養分の残存について考慮することはできない。
（原告）
ア本件明細書に記載された特許発明の課題は，①「有機溶媒などを用いることなく，簡便にビタミンＫ２を除去できる方法」の提供及び②「その方法で生産される，ビタミンＫ２含量が低減された納豆菌培養エキス」の提供（段落【０００９】）であり，課題①に対応して，方法の発明である請求項４，５の発明が，課題②に対応して，物の発明である請求項１～３に記載された発明が開示されている。本件発明（請求項１）は，発明の詳細な説明に記載した方法により簡便にビタミンＫ２を除去した食品という物の発明を記載したものであって，物の発明において，その製造方法を特許請求の範囲に記載しないのは，当然のことである。そして，「キトサン処理によってビタミンＫ２を１μｇ／ｇ乾燥重量以下に減少させた」という限定を付すか否かにかかわらず権利範囲に差異はないから，そのような限定を付さなかったことをもって，特許法３６条６項１号違反の無効理由は存在しない。


イ(ア)仮に，被告が主張するように，「キトサン処理によってビタミンＫ２を１μｇ／ｇ乾燥重量以下に減少させた」という限定を請求項１の特許請求の範囲に付したとしても，製造方法によって特定した物の発明（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）であって，ビタミンＫ２含量を「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」まで減少させた点に物の発明としての本件発明の新規な特徴があり，製造方法による特定の有無にかかわらず，権利範囲は同一である。
(イ)本件明細書段落【０００８】において「脂溶性の栄養分」が除かれるという問題点を記載したのは，段落【０００７】の「ヘキサンなどの有機溶媒」を用いる方法で除去されるものが脂溶性の栄養分だからであり，それ以外の栄養分の除去が問題とならないという趣旨ではない。本件発明は「食品」の発明である以上，「栄養分に優れ」（段落【００１０】）ていることが商品価値に直結するのであり，脂溶性以外の栄養分の残存の有無は当然問題となる。不純物を含まないことが重要である医薬品の場合とは，技術思想において異なる。
(2)－２－２特許法３６条６項２号違反
（被告）
本件発明には，次のとおり，特許法１２３条１項４号，３６条６項２号違反の無効理由がある（記載の明確性の欠如）。
ア構成要件Ｃの不明確性
(ア)「納豆菌培養液」は，文言上は，単に納豆菌を培養するためまたは培養した液体の培地を意味することは明白である。それにもかかわらず，特許請求の範囲の解釈において，「栄養分の相当部分が含まれていること」という要件を後付けしなければ，本件明細書の段落【００２８】の「納豆菌培養液の濃縮液」との整合性をとることができず，また，他の先行技術及び特許の効力の範囲が明確にならないということは，構成要件Ｃが不明確であることを表している。
(イ)構成要件Ｃについて，原告の解釈による「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分」とは，どの納豆菌をどの程度培養したときに含まれているどの栄養分なのか不明であり，「相当部分」も，成分の含量，または，成分の種類を指すのか不明である。「相当部分」の判断の際，精製前後の納豆菌培養液を比較し相対的に判断されるものか，特定の含量または種類が含まれているかにより絶対的に判断されるものかも不明であり，原告自身，精製前後の納豆菌培養液の組成の変化について，どの程度であれば相当部分といえるか明らかにしていない。
イ各構成要件の関係の不明確性本件発明の構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」を「納豆菌を培養するためまたは培養した液体状の培地」と解釈した場合，製造方法を特定しない限り，構成要件Ａ～Ｃの関係が不明確となる。すなわち，本件特許の請求の範囲の記載からだけでは，納豆菌培養液を精製した結果，構成要件Ａ～Ｃが残存した状態を意味することは明らかではなく，構成要件Ａ～Ｃを混ぜ合わせたものまでも特許発明の技術的範囲に属することになる。
（原告）
ア構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」の意義は明確である。本件発明は「食品」であり，その製造過程において納豆菌培養液から一定の不純物が除去されることは当然である。ビタミンＫ２だけでなく，それ以外の一定の不純物等が除去された結果として，ナットウキナーゼのほか，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分（納豆菌からの分泌物または培地成分の残渣に由来する栄養分）が有意な量含まれていることを要し，それで足りる。しかも，本件発明は「納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品」と記載されており，「納豆菌培養液」自体の文言上の意味が単に「納豆菌を培養するためまたは培養した液体状の培地」であるとしても，それがそのままの形で最終的な「食品」に残っているものでないことは特許請求の範囲の記載上も明らかであり，不明確な点はない。納豆菌培養液またはその濃縮物に含まれる種々の栄養分が相当部分含まれていると言えるかについては，当業者であれば技術常識に従って容易に判断が可能であり，具体的にいかなる量のいかなる成分が含まれているかを特定しなければ明確性要件に反するというものではない。
イ被告が納豆菌培養液を納豆菌を培養する前の培地と理解しているのであればその理解は誤りである。また，納豆菌を培養した後の液状の培地と理解しているのであれば，もともとナットウキナーゼとビタミンＫ２を含有している納豆菌培養液にわざわざナットウキナーゼとビタミンＫ２とを加えるということになり，当業者の技術常識からはあり得ないことを主張していることになる。
(2)－２－３①新規性欠如①（乙１）
（被告）


ア本件特許の出願日前である昭和６１年７月２２日に頒布された公開特許公報昭６１－１６２１８４号（乙１。以下「乙１文献」という。）には，本件発明がすべて開示されているから，本件発明には，新規性欠如の無効理由（特許法１２３条１項２号，２９条１項３号）がある。(ア)納豆菌の培養液から得られる「線溶酵素」とは，「ナットウキナーゼ」を意味するから，乙１文献は，本件発明の構成要件Ａを開示する。(イ)「線溶酵素」は，「納豆菌の培養液をそのまま，または適当な時間，適当な温度に保持した後，濃縮，透析または乾燥した後，極性有機溶媒，塩析，限外濾過，吸着剤，イオン交換クロマトグラフィー，ゲル濾過，アフィニティークロマトグラフィー又は等電点電気泳動の組み合せで処理することにより得ることができる。即ち，この新規な線溶酵素は納豆，納豆菌由来であり，強い線溶活性を有する」（２頁左下欄２０行～同頁右下欄８行）と記載され，実施例２（４頁左上欄６行～同頁右上欄１行）は，納豆菌を培養し，その「培養液を集め…ゲル濾過にかけ…線溶活性は約８．０ＣＵ／ｍｇ蛋白」の蛋白質を得たことが記載されているから，納豆菌培養液に精製処理を適宜組み合わせることにより，線溶酵素を（ビタミンＫ２を含有しない）精製物として得られることを開示しており，乙１文献は，本件発明の構成要件Ｂ，Ｃを開示する。また，構成要件Ｃ「納豆菌培養液またはその濃縮物」には，納豆菌培養液の蛋白質等の組成に変化を与えるキトサン処理をしたものが含まれるから，本来の納豆菌培養液に任意の精製処理を施したものが含まれると解されるから，乙１文献の実施例で得られる蛋白質等も「納豆菌培養液またはその濃縮物」となる。これに対し，原告は，乙１文献の実施例で得られる精製品が医薬に適する程度までに高度に精製された場合には，構成要件Ｃの「納豆菌培養液またはその濃縮物」に当たらないと主張するが，乙１文献の実施例で得られる蛋白質等の比活性は３．６～３８ＦＵ／ｍｇ蛋白であるのに対し，本件明細書の実施例に準じた試験結果報告書（甲１５）の試料③の比活性は８９．８ＦＵ／ｍｇ蛋白であり，前者の方がナットウキナーゼの蛋白質純度が低い上，乙１文献の実施例１において，蛋白１ｍｇに含まれるナットウキナーゼは０．００５ｍｇにすぎず，残り０．９９５ｍｇは納豆菌培養液由来の他の蛋白質である（乙１８）から，乙１文献の実施例で得られる精製品は，原告の主張する構成要件Ｃの要件をも充足しており，乙１文献は，本件発明の構成要件Ｃを開示する。
(ウ)「線溶酵素」は，「白色無定形粉末」（３頁左上欄５行）として得ることができ，「経口投与を行うことによって，特に長時間投与して害のないことから血栓症などの治療のみならず，その予防薬としても期待される」（３頁左下欄１５～１７行）と記載される。そして，「経口投与」は，一般に医薬だけでなく機能性食品についても使用され（乙１３，甲６の１～４），また，ある有効成分が医薬にも機能お機能性食品にも使用される例は多数存在する（例えば乙１５）から，乙１文献は，本件発明の構成要件Ｄ，Ｅを開示する。
イビタミンＫ２の含量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」であることについては，後記(2)－２－３③（被告）イ記載のとおりである。
（原告）
ア乙１文献に開示されている発明は「精製されたナットウキナーゼを含有する粉末状の形態の医薬品」であるにすぎず，次に述べるとおり，少なくとも構成要件Ｂ，Ｃ，Ｅに係る構成を充足しない。
イ(ア)乙１文献は，「新規な線溶酵素」のビタミンＫ２含有量について何ら言及しておらず，蛋白質として「精製」しているからといって当然にビタミンＫ２含有量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」となるものではない。乙１文献には，当業者が実施可能な程度に，当該精製物からビタミンＫ２を本件発明の程度まで除去することが具体的に記載されていない。(イ)そもそも本件発明は「ナットウキナーゼ…を含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む」食品であって「ナットウキナーゼを含む」食品ではない。ナットウキナーゼを酵素として「精製」すれば，最終製品に「納豆菌培養液またはその濃縮物」は含まないことになり，本件発明とは異なるものになる。
(ウ)また，「精製」されたナットウキナーゼ（酵素）は「医薬品」であり，「食品」ではない。「経口投与」は，専ら医薬ないし医学の分野で用いられる用語であり，健康食品ないし機能性食品の分野で用いられることはないから，乙１文献は，構成要件Ｅに係る構成（ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品）を開示していない。
(2)－２－３②新規性欠如②（乙２）
（被告）
ア本件特許の出願日前である平成元年７月１８日に頒布された公開特許公報平１－１８０８３４号（乙２。以下「乙２文献」という。）には，本件発明がすべて開示されているから，本件発明には，新規性欠如の無効理由（特許法１２３条１項２号，２９条１項３号）がある。(ア)乙２文献には，「納豆菌の生産する線溶酵素はナットウキナーゼと呼ばれ，その製法や物理化学的性状が本発明者らにより」，乙１文献及び「Ｅｘｐｅｒｉｅｎｔｉａ４３，１１１０～１１１１（１９８７）に発表されている。」ことが記載され（２頁左下欄６行～１０行），「線溶酵素」（ナットウキナーゼ）が経口用血栓溶解剤として使用できることが記載されているから，乙２文献は，本件発明の構成要件Ａを開示する。
(イ)乙２文献には，「線溶酵素は納豆，納豆菌またはその培養物中に含まれ…納豆菌の培養物が液体培養物である場合は濾過して上清をとる。これらの抽出液や上清はそのまゝ用いてもよいが，アセトンやエタノールを加えて析出するたん白を除去したり，あるいはゲル濾過して精製することができる。…これらの精製法は単独もしくは組合せて行うことができる」（２頁左下欄１１行～同頁右下欄８行）と記載され，納豆菌培養液の精製処理を適宜組み合わせることにより，ナットウキナーゼを（ビタミンＫ２を含有しない）精製物として得られることを開示するから，乙２文献は，本件発明の構成要件Ｂを開示する。


(ウ)乙２文献には「上記のようにして得られる粗製もしくは精製酵素はそのまゝまたは減圧乾燥，凍結乾燥などにより乾燥または濃縮物として供用することができる」こと（２頁右下欄９～１１行），ナットウキナーゼを腸溶製剤とする場合の形態の例として「酵素含有粉末ないし顆粒をエンテリックコーティングし，あるいは腸溶カプセルに充填する」こと（３頁左上欄１～６行）が記載され，これらが「経口的に投与して，毒性を示さず，有効である」こと（２頁右下欄１２～１３行）が記載されているから，乙２文献は，本件発明の構成要件Ｃ～Ｅを開示する。イビタミンＫ２の含量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」であることについては，後記(2)－２－３③（被告）イ記載のとおりである。
（原告）
ア乙２文献に開示されている発明は，「精製されたナットウキナーゼを含有する粉末，顆粒またはカプセルの形態の医薬品」であり，次に述べるとおり，少なくとも構成要件Ｂ，Ｃ，Ｅに係る構成を充足しない。イ(ア)乙２文献は，「納豆菌の生産する線溶酵素」（ナットウキナーゼ）のビタミンＫ２含有量について何ら言及しておらず，「精製」しているからといって当然にビタミンＫ２含有量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」となるものではない。乙２文献には，当業者が実施可能な程度に，当該生成物からビタミンＫ２を本件発明の程度まで除去することが具体的に記載されているわけではない。
(イ)本件発明は，「ナットウキナーゼ…を含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む」食品であって，「ナットウキナーゼを含む」食品ではない。本件発明は，最終製品に「ナットウキナーゼ…を含有する納豆菌培養液またはその濃縮物」が含まれていることを要する。(ウ)乙２文献の「本発明の血栓溶解剤は経口的に投与して，毒性を示さず，有効である」との記載は，乙２文献の酵素が「血栓溶解剤」（医薬）として経口投与されることを意味している。ナットウキナーゼを酵素として「精製」すれば，「医薬品」であり「食品」ではない。
(2)－２－３③新規性欠如③（乙３）
（被告）
ア本件特許の出願日前である平成８年８月１３日に頒布された公開特許公報平８－２０８５１２号（乙３。以下「乙３文献」という。）には，本件発明がすべて開示されているから，本件発明には，新規性欠如の無効理由（特許法１２３条１項２号，２９条１項３号）がある。(ア)乙３文献には，「納豆菌の生産する線溶酵素についてはその抽出，精製法，性状，物性および用途が前記数種の文献に発表され，多くの場合ナットウキナーゼと呼ばれている」（段落【０００９】）こと，「ナットウキナーゼは納豆または納豆菌の培養物に含まれ，中性もしくは弱塩基性の水または塩化ナトリウムや塩化カリウムなどを含む，リン酸緩衝液（ｐＨ６～８），トリス緩衝液（ｐＨ７～９）を用いて抽出することができる。抽出液中のナットウキナーゼはメタノール，エタノールのような低級脂肪族アルコールを６０～８０ｖ／ｖ％となるように，または硫酸アンモニウムを４０～６０ｗ／ｖ％となるように，加えれば沈澱させることができる。この沈澱中のナットウキナーゼは…強塩性陽イオン交換体に吸着及び溶出させるクロマトグラフィで精製することができ，あるいは陰イオン交換体に不純物を吸着，除去して精製できる。さらに…ゲル濾過クロマトグラフィにより精製することができる。これらのクロマトグラフィは前記の発表された方法またはそれに準じた方法の１または２以上を用いることができる」（段落【００１０】）と記載され，「参考例２（培養ナットウキナーゼ精製物の製造）」には，実際に「…培地１００ｍｌを５００ｍｌ容三角フラスコに入れ，納豆菌であるバチルス・ズブチリスＢ－４０７株（微工研条寄４０４３号）を接種して，…ゲル濾過を行い単一のピークを示す活性画分として精製ナットウキナーゼを得た」こと（段落【００１８】）が記載され，納豆菌培養液に対して精製処理を適宜組み合わせることにより，ビタミンＫ２を含有しない精製物としてナットウキナーゼを得られることを開示しているから，乙３文献は，本件発明の構成要件Ａ～Ｃを開示する。(イ)乙３文献には，ナットウキナーゼの精製物の投与形態について，「本発明の酵素剤は経口投与に適しているが胃酸によりナットウキナーゼが分解することを防ぐため，腸溶製剤の形で投与することが好ましい。腸用製剤は，酵素含有粉末，顆粒または溶液を腸溶カプセルに充填し，あるいは顆粒や錠剤をエンテリックコーティングすることで調製しうる。本発明の酵素剤は，血中フィブリノーゲンを分解し，血栓の形成もしくは一旦溶解した血栓の再閉塞を防ぐために精製物として成人１日あたり，１～３ｇを１回もしくは数回経口投与することができる」（段落【００１４】）と記載され，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態について開示するから，本件発明の構成要件Ｄを開示し，経口投与可能な医薬品に適用可能であることを開示するから，実質的に本件発明の構成要件Ｅを開示する。
イビタミンＫ２の含量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」であること(ア)乙３文献の精製方法によれば，ビタミンＫ２を含有しない「単一のピーク」（段落【００１８】）のナットウキナーゼを得られる。「単一のピーク」とは，蛋白質が単一のピークで得られたこと，すなわち，ビタミンＫ２を含有しない蛋白質が得られたことを意味する。そして，同様の精製方法が開示されている乙１文献，乙２文献においても，精製度を上げることにより，ビタミンＫ２の含有量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」のナットウキナーゼを得ることができる。


(イ)本件明細書における従来技術（段落【０００７】，【０００８】）によれば，従来より納豆菌培養液からビタミンＫ２を除去することが行われており，ヘキサンでビタミンＫ２を抽出除去する従来の方法については，栄養学上の問題や製造コストアップの問題等は指摘されているものの，処理後のビタミンＫ２含量低減については問題点として指摘されていない。一方，乙１文献～乙３文献の精製方法にも有機溶媒による処理が含まれているから，これらの精製方法によれば，ビタミンＫ２含量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」のナットウキナーゼを得ることができる。(ウ)本件発明に係る食品が精製方法としてのキトサン処理を要件としないとすれば，本件発明の食品は，濾過助剤を使用することにより夾雑物を捕捉し，濾過や精密濾過を重ね，逆浸透圧濃縮も用いることにより，夾雑物を除去し，結果的にビタミンＫ２も除去された精製物であることになる。乙１文献～乙３文献においても，ビタミンＫ２を含有しないナットウキナーゼの精製物を作ることができるから，本件発明と乙１文献～乙３文献で取得されたナットウキナーゼの精製物を区別することはできない。
(エ)本件特許の出願人（原告）も，審査過程における意見書において，本件発明の物質は，引用文献（乙１文献～乙３文献）で得られるナットウキナーゼの精製物と比較して，ビタミンＫ２含量が相違するとは主張しておらず，ビタミンＫ２含量では区別できないことを自認している（乙７）。
ウ原告の主張に対する反論
(ア)乙３文献の段落【００１８】は，イオン交換クロマトグラフィーとゲル濾過による各精製とを行っているところ，仮に，ビタミンＫ２が水溶性ミセルを形成したとしても，上記精製方法によれば，水溶性ミセルは疎水性クロマトグラフィーにおいて疎水性担体に保持されず，また，ビタミンＫ２が本来の疎水性の分子として含まれる場合には，イオン交換クロマトグラフィーにおいて強塩基性陽イオン交換体に保持されず，いずれも速やかに溶出されるから，ビタミンＫ２は分離される。(イ)乙３文献の「単一のピーク」（段落【００１８】）とは，ゲル濾過においてフラクションに含まれる蛋白質の濃度をフラクション番号に対してプロットした場合の蛋白質のピークのことを意味するのであって，ナットウキナーゼの溶出画分を確認する指標「合成基質Ｓｕｃ－Ａｌａ－Ａｌａ－Ｐｒｏ－Ｐｈｅ－ｐＮＡに対する水解活性」自体がピークになるのではない。蛋白質が単一のピークとして溶出したことは，クロマトグラフィーの分離性能がよかったことを意味し，ビタミンＫ２の混入はますます起こり得ない。
(ウ)乙３文献の再現試験においても，ビタミンＫ２の含量が１μｇ／ｇ乾燥重量以下となることが確認されている。
(エ)原告は，ビタミンＫ２が蛋白質ないし糖ペプチドと複合体を形成しミセル化していると主張するが，ミセル化の可能性を示すものとして原告が提出する甲１３は，ミセル化の事実を証明するものではない。仮にミセル化していたとしても，線溶酵素（ナットウキナーゼ）の分子量とビタミンＫ２の分子量の相違から，乙１文献のゲル濾過により線溶酵素を分画する手法により，ビタミンＫ２を明確に分離することができる。
（原告）
ア乙３文献に開示されている発明は，「精製されたナットウキナーゼを含有する顆粒，カプセルまたは錠剤の形態の医薬品」であり，次に述べるとおり，少なくとも構成要件Ｂ，Ｃ，Ｅに係る構成を充足しない。イ(ア)乙３文献の「単一のピーク」（段落【００１８】）は，「合成基質Ｓｕｃ－Ａｌａ－Ａｌａ－Ｐｒｏ－Ｐｈｅ－ｐＮＡに対する水解活性」のピークを指し，ビタミンＫ２含有の有無はこれに影響を与えないから，「単一のピーク」が得られたことと，ビタミンＫ２が除去されたか否かは関係がない。参考例２では，蛋白質がビタミンＫ２を含有しているか否か，どの程度含有しているかは明らかではないから，構成要件ＢのビタミンＫ２を含有することは開示も示唆もなく，当業者に自明ともいえない。
(イ)本件発明は，「ナットウキナーゼ…を含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む」食品であって「ナットウキナーゼを含む」食品ではない。本件発明は，最終製品に「ナットウキナーゼ…を含有する納豆菌培養液またはその濃縮物」が含まれていることを要する。(ウ)ナットウキナーゼを酵素として「精製」すれば，「医薬品」であり「食品」ではない。法律上，「医薬品」と「食品」は明確に区別されている。
ウビタミンＫ２の含量が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」であることについて(ア)食品分野において「従来より納豆菌培養液からビタミンＫ２を除去することが行われている」事実はない。食品としての酵素は，医薬品のような高度な精製は行わない。本件明細書にも「食品に有機溶媒が残留する可能性，有機溶媒の使用に対する消費者の抵抗感」（段落【０００８】）と記載されており，本件明細書の有機溶媒を用いたビタミンＫ２の除去は，単に技術的な可能性を述べたにすぎない。
乙１文献～乙３文献には，有機溶媒を用いてビタミンＫ２を減少または除去するという記載はない。


本件発明のキトサン処理後の夾雑物を除去することは，キトサン処理によってビタミンＫ２を除去した後の補助的な処理にすぎず，そのことによって「結果的にビタミンＫ２も除去」しているのではない。(イ)蛋白質として「精製」されたか否かと，ビタミンＫ２が除去されたか否かは観点が異なる問題であり，乙１文献～乙３文献に蛋白質として「精製」されることが開示されているからと言って，ビタミンＫ２が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」となることが当然に開示されていることにはならない。原告は，被告が主張するように，乙７において，本件発明の物質と乙１文献～乙３文献のナットウキナーゼの精製物とはビタミンＫ２含量では区別できないことを自認しているものではない。(ウ)乙３文献の段落【００１８】の精製方法によれば，ビタミンＫ２が分離されるとの被告の主張は，納豆菌培養液中においてビタミンＫ２の多くがビタミンＫ結合性因子（ＫＢＦ）のような蛋白質や細胞膜成分と複合体を形成し，水溶性ミセル状態となる事実を無視している。ビタミンＫ２が蛋白質と複合体を形成して水溶性ミセル化している場合は，全体的には親水性であっても，なお疎水性領域を有するから，疎水性担体と結合すると考えられ，被告が主張するように速やかに溶出されるものではない。
(2)－２－４①進歩性欠如①（主引用例乙３）
（被告）
乙３文献を主引用例とした場合，本件発明には進歩性欠如の無効理由（特許法１２３条１項３号，２９条２項）がある。
ア乙３文献に開示されている発明と本件発明とは，①納豆キナーゼを含有すること（構成要件Ａ），②ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンク又は錠剤の形態であること（構成要件Ｄ）で一致し，以下の点において相違点する。
(ア)相違点１
本件発明は納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下にする（構成要件Ｂ）のに対し，乙３文献には示されていない点
(イ)相違点２
本件発明は，これを正しく理解すれば，「納豆菌を培養した液体のうちナットウキナーゼを含みビタミンＫ２の含量が１μｇ／ｇ乾燥重量以下の状態となったもの」（構成要件Ｃ）の構成であるが，この点について，乙３文献には示されていない点で相違する。仮に，原告が主張するように，本件発明は「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分を含むもの」と解するか，又は甲２０の審決のように「少なくとも納豆菌からの分泌物及び培地成分の残渣からなる種々の栄養分が有意な量含まれているもの」（構成要件Ｃ）と解するとすれば，乙３文献にはこの構成が示されていない点で相違する。
(ウ)相違点３
本件発明は「食品」（構成要件Ｅ）であるのに対し，乙３文献に開示
されている発明は「医薬品」である点
イ相違点１の検討
主引用例乙３と副引用例乙４を組み合わせることにより，当業者は，本件発明の構成要件Ｂを容易に想到し得る。
(ア)副引用例乙４
①課題の共通性
本件特許の出願日前である平成３年１２月２７日に頒布された公開特許公報平３－２９７３５８号（乙４。以下「乙４文献」という。）には，「ビタミンＫは血液凝固因子でもあることから，例えば手術後血栓症の発生を予防する抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人は，納豆を食することを通常控えるのが望ましいとされている。それ故，ビタミンＫの含量が低い納豆を提供し得るならば，一般の消費者は無論このような症状に悩んでいる人も安心して食することができ，産業上益することは多大である」（１頁右下欄１１～１９行）ことが記載されているから，乙３文献に記載の血栓形成阻害剤や血栓再閉塞阻害剤を形成する納豆菌培養液またはその濃縮物についてもビタミンＫ２を取り除くという課題は生じる。したがって，乙４文献には本件発明の課題が十分に示唆されている。原告は，乙４文献には，納豆菌培養液にナットウキナーゼが含まれていることについて開示も示唆もないから本件発明の課題を開示・示唆するものではないと主張するが，納豆又は納豆菌培養液にナットウキナーゼが含まれていることは技術常識である。したがって，乙４文献には，ナットウキナーゼを摂取しつつビタミンＫ２を同時に摂取することを避けるという本件発明の課題が開示又は示唆されている。
②容易想到性
乙３文献の明細書段落【００１０】には，ナットウキナーゼの精製度を高める方法が記載されており，精製度が高まるほどビタミンＫ２の含量も減少するから，乙４文献で示唆される課題により，乙３文献のナットウキナーゼの精製度を高め，ビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下にすることは，当業者には容易である。
(イ)副引用例乙１，２，５，１９，２０
主引用例乙３と副引用例乙１，２，５，１９，２０を組み合わせることにより，当業者は本件発明の構成要件Ｂを容易に想到し得る。
①課題の共通性
本件特許の出願日前である昭和６３年９月２４日に刊行された日本医事新報Ｎｏ．３３６１（乙２０。以下「乙２０文献」という。）には，ナットウキナーゼとビタミンＫ２を含有する納豆菌培養液から，ビタミンＫ含量は低減させるが，ナットウキナーゼは含まれるようにするという本件発明の課題が示唆されている。また，本件特許の出願日前である平成１０年９月８日に頒布された公開特許公報平１０－２３４３４３号（乙１９。以下「乙１９文献」という。）では，ナットウキナーゼの線溶活性に着目しているから，同様の課題が示唆されている。
②容易想到性


ビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下とする方法については，乙１文献，乙２文献，本件特許の出願日前である平成１１年４月６日に頒布された公開特許公報平１１－９２４１４号（乙５。以下「乙５文献」という。）にそれぞれ開示または示唆されている。乙１文献には，納豆菌培養液の処理方法として，ゲル濾過，イオン交換クロマトグラフィー，等電点電気泳動などが挙げられており，乙２文献は，乙１文献の実施例１の記載を引用していることから，同様の記載がされている。また，乙５文献には，ビタミンＫ２の抽出方法が開示されているが，納豆菌培養液からビタミンＫ２を抽出することと，ビタミンＫ２を除去することとは，残された培養液に着目するか，除去したビタミンＫ２に着目するかという視点の違いにすぎない。原告は，乙５文献について，ナットウキナーゼ活性を有するものとして残存している保証がないと主張するが，乙５文献が採用する硫酸アンモニウムによる塩析は，蛋白質の溶解度の差を利用した分離方法であり，蛋白質を変性させ難いことが知られている（乙３０）。また，硫酸アンモニウムの濃度を徐々に変えて，濃度ごとに沈澱する蛋白質を分画する硫安分画も，一般的な分画手法である（乙３１）。したがって，ビタミンＫ２含有水溶性ミセルを沈澱させ，ナットウキナーゼは上清中に留まらせるように塩濃度を選択すれば，ビタミンＫ２含量がゼロ又はごく少量の納豆菌培養液を得ることができる。また，原告は，濾液を「食品」として利用することは全く想定されていないと主張するが，塩析後において，上清を透析法，限外濾過法，ゲル濾過法等の公知の脱塩方法に供することにより，硫酸アンモニウムを除去しながら，他の成分は残存するようにすることが可能であり，「食品」として利用することは想定される。
当業者は，本件発明を課題を共通にする乙１９，乙２０の文献に基づいて，その方法を示す乙１，２，５の各文献を組み合わせることにより，本件発明の構成要件Ｂに容易に想到することができる。ビタミンＫ２の含量について，乙３文献に開示されていないとしても，ビタミンＫ２の含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下とする点については，乙１，５，２０の各文献に開示又は示唆されている。(ウ)ビタミンＫ２の含有量「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」の意義本件発明において，ビタミンＫ２の含有量「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」という数値は特別な意義を有するものではない。すなわち，本件発明は「血栓予防のため，ビタミンＫ２依存性凝固因子…の合成抑制剤を服用している患者が，血栓予防等を目的として血栓溶解酵素であるナットウキナーゼを含む…納豆菌培養エキスを摂取すると，ビタミンＫ２も同時に摂取することになり，そのビタミンＫ依存性凝固因子合成抑制剤の効果が打ち消されるという問題が生じる」（段落【０００６】）ことから，血液凝固因子であるビタミンＫ２を除去することでナットウキナーゼ活性が強化されるとの効果が特徴となっているが，納豆菌を培養しただけの液体に含まれるビタミンＫ２の含量については「培養終了後の培養物上清中には…ビタミンＫ２が約１０～１００μｇ／ｇ乾燥重量含まれている。」（段落【００２４】）との記載があるのみで，ビタミンＫ２の含量によってどの程度の血液凝固がなされ，ナットウキナーゼの血栓溶解活性の効果が阻害されているかについては記載がない。また，本件明細書において，ビタミンＫ２の含量がどの程度以下であれば，ビタミンＫ依存性凝固因子合成抑制剤の効果が打ち消されることがなくなるのかについての記載も示唆もない。したがって，本件明細書には，ビタミンＫ２の含量が単純に納豆菌を培養した液体の上清に含まれる１０～１００μｇ／ｇ乾燥重量よりもビタミンＫ２の含量が低いということが示されているだけであり，ビタミンＫ２の含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下にすることによって，ビタミンＫ２の含量が５μｇ／ｇ乾燥重量のものよりも特徴的な効果が生じるというものではない。すなわち，構成要件Ｂの「１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２」との記載は，臨界的意義を有するものではなく，ビタミンＫ２を除去し，ビタミンＫ２の含量を減少させるという本件発明の目的が記載されているにすぎない。
したがって，引用発明において厳密にビタミンＫ２の含量が１μｇ／ｇ乾燥重量以下であるか否かは単に技術上の設計事項にすぎず，納豆菌を培養した液体中のビタミンＫ２の含量を減少させることについて記載され，示唆されていれば進歩性は否定される。
ウ相違点２の検討（副引用例乙１，１９）
(ア)構成要件Ｃについては「納豆菌を培養した液体のうちナットウキナーゼを含みビタミンＫ２の含量が１μｇ／ｇ乾燥重量以下の状態となったもの」と解すべきであり，この場合は，乙１文献等によりビタミンＫ２の含量が１μｇ／ｇ乾燥重量以下とすることができるのであるから，当業者は，乙１文献等により本件発明の構成要件Ｃを容易に想到することができたものである。
(イ)仮に，構成要件Ｃを「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分を含むもの」，「少なくとも納豆菌からの分泌物及び培地成分の残渣からなる種々の栄養分が有意な量含まれているもの」と解する場合は，次に述べるとおり，乙１文献，乙１９文献にその構成が開示されており，当業者が容易に想到することができる。
①乙１文献において開示された物には，ナットウキナーゼの完全な精製物ではなく，少なくとも複数の蛋白質と複数のポリアミンが含まれているから，「少なくとも納豆菌からの分泌物及び培地成分の残渣からなる種々の栄養分が有意な量含まれているもの」が開示されている。②乙１９文献には，納豆菌培養液からなる液体納豆を含む液体または固体等の食品が記載されているから，「納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分を含むもの」が開示されている。そして，乙１９文献においても，納豆菌培養液に含まれる線溶酵素の利用は認識されており，乙４文献において，納豆菌培養液からビタミンＫ２含量を低減させる課題が示唆されているから，当業者は，構成要件Ｃについて容易に想到できる。
エ相違点３の検討（副引用例乙１）
主引用例乙３と副引用例乙１を組み合わせることにより，当業者は，本件発明の構成要件Ｅを容易に想到し得る。


(ア)乙１文献に開示されている線溶酵素は「経口投与を行うことによって，特に長時間投与して害のないことから血栓症などの治療のみならず，その予防薬としても期待される」ことが記載されており，医薬品のみに使用されるとの記載はない。「経口投与」という言葉は，甲６の１～４に示されるように，医薬だけでなく機能性食品にも使用されている。(イ)乙３文献には，医薬品としての用途しか記載されていないとしても，医薬品として使用しうる程度まで精製した培養ナットウキナーゼ精製物を機能性食品等に用いることは何の支障もないから（乙１５），乙３文献に記載の培養ナットウキナーゼ精製物を食品として使用することは，当業者が容易に想到することができる。
（原告）
ア時機に後れた攻撃防御方法
被告は，従前，乙３文献を主引用例とし，副引用例を乙４文献とする進歩性欠如の主張をしていたが，平成２１年４月２４日の第３回弁論準備手続期日において，「本件発明の無効の主張については，従前の主張及び被告準備書面(3)で主張した，特許法３６条６項１号，同２号違反以外の主張はしない」と陳述した後，乙３文献を主引用例としつつ，構成要件Ｂの相違点について乙１９文献及び乙２０文献を動機付けの根拠とし，乙１文献，乙２文献及び乙５文献を副引用例とし，構成要件Ｃの相違点について乙１文献及び乙１９文献を副引用例とし，構成要件Ｅの相違点について乙１文献を副引用例とする新たな進歩性欠如の主張をした。これは，審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものであり（特許法１０４条の３第２項），または被告が故意または重過失により時機に後れて提出した防御方法であるから（民訴法１５７条１項），却下されるべきである。イ仮に時機に後れた攻撃防御方法に該当しないとしても，理由がない。(ア)本件発明と乙３文献に開示された発明の相違点は，次のとおりである。
①相違点１は，（被告）ア(ア)のとおりである。②相違点２は，本件発明は「ナットウキナーゼを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む」食品であるのに対して，乙３文献に開示された発明は「精製されたナットウキナーゼを含有する」医薬品であって，最終製品に「納豆菌培養液またはその濃縮物」を含まないことである。
③相違点３は，（被告）ア(ウ)のとおりである。
(イ)相違点１（副引用例乙４）について
本件発明は，ナットウキナーゼは含有するがビタミンＫ２を実質的に除去した納豆菌培養液またはその濃縮物を得ることを課題とする。これに対し，乙３文献は，血栓溶解剤としての「納豆菌の生産する線溶酵素」（ナットウキナーゼ）を開示しているだけで，ビタミンＫ２含量については開示も示唆もない。他方，乙４文献は，納豆中のビタミンＫ２を低下させることを課題とはしているものの，ナットウキナーゼの有無を問題としていない。また，本件発明は，血栓溶解作用のあるナットウキナーゼを積極的に摂取すべき場合についての発明であるが，乙４文献は，納豆を食すべき積極的理由について「栄養上の観点から納豆を食することは一般に推奨されている」と記載するにすぎず，本件発明と同様の課題を示唆しているとはいえない。そうすると，乙３文献と乙４文献は発明の課題が共通せず，組合せの動機付けはない。課題を解決する手段についても，乙４文献は「納豆を製造するに際して，ビタミンＫ低生産性である納豆菌変異株Ａ－１…を使用することを特徴とするビタミンＫ含量の低い納豆の製造方法を提供するものである」としており，ビタミンＫ２を除去することについて開示も示唆もなく，ビタミンＫ２の含量について触れることのない乙３文献とは課題を解決する手段が共通せず組合せの動機付けがない。
以上のとおり，乙４文献は「納豆」に関するものであってナットウキナーゼに関する発明ではなく，乙３文献と乙４文献の組合せの動機付けはなく，組み合わせたとしても，本件発明の構成にはならない。(ウ)相違点１（副引用例乙１，２，５，１９，２０）について①乙２０文献は，単に，納豆がビタミンＫを産生するから，抗凝血（薬）療法を実施中の患者は安全上納豆を食べさせないことが肝要であることを示唆するのみで，ナットウキナーゼを含む納豆の摂取を積極的に勧めるものではない。すなわち，乙２０文献には，納豆菌培養液がナットウキナーゼを含有するため積極的に摂取する理由があるとしつつ，そのビタミンＫ２含量を低下させるという技術思想の記載はない。
②乙１９文献は，「納豆菌と，その代謝産物である人体に有用な機能性物質を含有する納豆菌培養液とからなることを特徴とする液体納豆」に関するものであり，納豆菌培養液にナットウキナーゼとビタミンＫ２が含まれることが記載されている（段落【００２１】，【００２５】）。そして，ビタミンＫ２は１３μｇ／ｍｌ含まれ（段落【００２１】），培地中には１リットル当たり７９ｇの培地成分（固形分）が含まれる（段落【００１９】）から，培養液１ｍｌあたりの固形分含量（乾燥重量）は０．０７９ｇとなる。したがって，上記は１３／０．０７９＝約１６５μｇ／ｇ乾燥重量に相当する。これは，納豆菌培養液にもともと含まれているビタミンＫ２（約１０～１００μｇ／ｇ乾燥重量。本件明細書段落【００２４】参照）が，何ら除去または低減されることなく残存していることを示している。そうすると，乙１９文献に記載の納豆菌培養液は「ビタミンＫ含量は低減させるが，ナットウキナーゼは含まれるようにするということが課題」とはなっておらず，乙３文献において，ビタミンＫ２を除去または減少させる動機付けを与えるものではない。


③乙１文献に開示のビタミンＫ２除去方法のうち，ゲル濾過及びイオン交換クロマトグラフィーの手法は，上記のとおり，乙３文献においてビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下とすることは可能でない。等電点電気泳動によって蛋白質とビタミンＫ２を確実に分離することが妥当しうるのは，水溶液中にビタミンＫ２単体で存在する場合のみであり，納豆菌培養液中のビタミンＫ２の多く（８０％以上）が，ミセル状態，または蛋白質あるいは細胞膜成分と複合体を形成し，水溶化した状態で存在していることからすると，ビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下とすることが当然に可能とはいえない。④乙２文献は，実質的に乙１文献と同様の記載をしているから，ビタミンＫ２の含量が１μｇ／ｇ乾燥重量以下となることの根拠はない。⑤乙５文献において納豆菌培養液からビタミンＫ２を抽出した後の濾液は，①ナットウキナーゼが活性を有するものとして残存している保証がない上（ビタミンＫ２とともに凝集し沈澱しているか，濾液中に残存していても活性を失っている可能性がある），②濾液を「食品」として利用することは想定されていない。すなわち，食品の製造過程において高濃度の塩を添加することは，塩による食味もしくは食品機能の変性のおそれ，最終製品に塩が残存するおそれがあることから，商品の製造方法としては不適当であり，当業者は，食品に，蛋白質等の沈澱が生じる程に大量の塩を添加しようとは考えない。酸を加える方法，有機溶媒を加える方法も同様である。よって，乙３文献に乙５文献の手法を適用しようとは考えないものであり，適用しても，本件発明に想到しない。なお，乙６文献は，本件特許出願後に公開された文献である。
⑥本件発明の「１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する」とは，本件明細書の「血液凝固因子であるビタミンＫ２をほとんどあるいは全く含有しない。」（段落【０００２】，【００１０】）の記載を定量化したにすぎない。本件発明以前は，ナットウキナーゼを含有し，かつ「ビタミンＫ２をほとんどあるいは全く含有しない」納豆菌培養液またはその濃縮物を含む食品は公知でないから，ビタミンＫ２が１μｇ／ｇ乾燥重量以下であることの臨界的意義は問題とならない。
(エ)相違点２（副引用例乙１，１９）について
①乙１文献には複数のポリアミンが検出された等の記載はなく，仮に乙１文献に複数の蛋白質やポリアミンが含まれていることが開示されているとしても，乙３文献に開示された発明である「精製されたナットウキナーゼを含有する顆粒，カプセルまたは錠剤の形態の医薬品」に乙１文献のビタミンＫ２を除去する手法を適用した場合に，納豆菌培養液に通常含まれる栄養分の全部または相当部分を含むことになるわけではない。
②乙３文献と乙１９文献の組合せにより，「納豆菌培養液」からなる液体納豆を含む液体または固体の食品が得られることについて，被告は何ら説明していない。
(オ)相違点３（副引用例乙１）について
①乙３文献について医薬品の程度まで精製しないものを食品に添加すると，乙３文献より精製の程度が落ち，構成要件Ｂの「１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２とを」の要件を充足しない可能性が高くなり，本件発明の目的の１つを達成できなくなるという阻害要因があるから，当業者がそのような構成に想到することは容易ではない。②医薬品と食品は物質として異なる。乙３文献と乙１文献の組合せにより，構成要件Ｅが容易想到であるとなぜ言えるのか不明である。
(2)－２－４②進歩性欠如②（主引用例乙５）
（被告）
ア乙５文献を主引用例とした場合，進歩性欠如の無効理由（特許法１２３条１項３号，２９条２項）がある。
(ア)乙５文献に開示されている発明と本件発明との相違点は，次のとおりである。
①相違点１
本件発明は納豆菌培養液からナットウキナーゼをペースト等の形態の食品として取得することを目的とする（構成要件Ａ，Ｄ，Ｅ）のに対し，乙５文献に開示されている発明はビタミンＫ２の取得を目的
としていること
②相違点２
本件発明は納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下にする（構成要件Ｂ）のに対し，乙５文献には示されていな
い点
(イ)相違点の検討
①相違点１について
乙４文献には，(2)－２－４①（被告）イ(ア)①の記載があり，納豆菌培養液にナットウキナーゼが含有され，ナットウキナーゼが血栓溶解剤となることは周知（乙１文献～乙３文献）であるから，乙４文献には，本件発明の課題である「ビタミンＫ２の含量が低減された納豆菌培養エキス食品」と同一の課題が示唆されている。乙５文献には，ビタミンＫ２取得のために納豆菌培養液を用いることが好ましいと記載され（段落【００１５】），ビタミンＫ２を回収した残りの納豆菌培養液は，ビタミンＫ２の含有量が低下していることが自明であるから，乙４文献で示唆される課題の解決のために，乙５文献に記載されている方法を使用し，ナットウキナーゼを含有し，かつビタミンＫ２含量の低減された納豆菌培養液を得ることは，当業者には容易である。
なお，納豆菌培養液からナットウキナーゼを含有する食品を得ることは周知であり（本件明細書段落【０００３】等），食品の形態を，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤のいずれにするかは設計事項である。
②相違点２について


乙５文献の実施例２には，塩類として硫酸アンモニウム（乙３０，３１）を枯草菌培養液に加え，生じた沈殿物を遠心分離により分離し，沈澱物中にビタミンＫ２を回収したこと（段落【００２１】），塩の飽和度を６０％にすると沈殿物中のビタミンＫ２の回収率は９７．５％であることが記載され，本件明細書の表１，実施例２のビタミンＫ２の濾過率９９．７２％と質的に異ならない。乙５文献には，使用し得る塩類が種々記載され，その添加量を４５％飽和以上にすることが好ましいことも記載されており（段落【００１１】），使用する塩の種類や添加量を変えることなどにより，納豆菌培養液からのビタミンＫ２の回収率を上記数値よりもさらに向上させることは，当業者に容易である（平成１８年７月１３日に頒布された公開特許公報２００６－１８０７９０号，乙６参照）。そして，塩析後，公知の脱塩方法により硫酸アンモニウムを除去することができ，条件設定により，他の成分は残存させることも可能であり，脱塩後の納豆菌培養液は，食品としての使用も可能である。したがって，乙５文献に記載の方法により，納豆菌培養液からナットウキナーゼ及び１μｇ／ｇ乾燥重量以下のビタミンＫ２を含有する食品を取得することは容易である。
イ原告の主張に対する反論
(ア)納豆菌培養液からビタミンＫ２を抽出除去することは，残された培養液に着目するか，除去したものに着目するかの視点の違いにすぎない。(イ)乙５文献に記載された添加量（段落【００１０】，【００１２】）が，なぜ培養液の食品としての再利用を想定しない大量の添加と評価できるか理由が明らかではない。
(ウ)酸，塩類，または有機溶媒を使用したから直ちにナットウキナーゼの活性が失われるものではない。
（原告）
ア乙５文献に記載された発明は，ビタミンＫ２を目的物として抽出するものであり，これが除去された納豆菌培養液またはその濃縮物を目的物とする本件発明とは関係がない。また，乙５文献記載の発明は，培養液中に酸，塩類，または有機溶媒等を加えるから，ビタミンＫ２を回収した残りの納豆菌培養液においてナットウキナーゼが活性を有する酵素として残存する保証はない。さらに，納豆菌培養液に硫酸アンモニウム等を添加すると，ビタミンＫ２とナットウキナーゼがともに沈澱する可能性も排除されていない。
イ乙５文献では，大量の塩または有機溶媒等を添加するため，ビタミンＫ２を除去した後の培養液を「食品」として再利用することは想定されていない。よって，ビタミンＫ２の含有量の低い納豆を得ることを目的物とする乙４文献との組合せの動機付けはなく，仮に組み合わせたとしても，本件発明の構成になるものではない。なお，乙６文献は，本件特許の出願日後に公開された文献である。
ウ乙５文献には，ビタミンＫ２を不溶化，沈殿させて「分離，回収する」方法が記載されており，ビタミンＫ２が，本件発明の程度まで「除去」されるとする根拠はない。乙５文献の表３によれば，エタノールを添加した場合の沈殿中のビタミンＫ２回収率は最大でも９１．５％である。(2)－２－４③進歩性欠如③（主引用例乙１９）
（被告）
ア乙１９文献に記載された発明を主引用例とした場合，進歩性欠如の無効理由（特許法１２３条１項３号，２９条２項）がある。(ア)乙１９文献と本件発明との相違点は，次のとおりである。乙１９文献には，①ナットウキナーゼが含まれること，②納豆菌培養液からなる液体納豆を含む液体又は固体の食品が記載されていること，③液体納豆を果汁飲料やその他の食品と混ぜたもの，液体納豆を乾燥粉末にしたものが記載されていることから，本件発明の構成要件Ａ，ＣないしＥを開示するものであり，これらの点で本件発明と一致する。本件発明と乙１９文献に記載された発明との相違点は，本件発明が納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下にする（構成要件Ｂ）のに対し，乙１９文献にはビタミンＫ２含量が示されていない点である。
(イ)相違点の検討
相違点については，乙１９文献と，乙４文献及び／又は乙２０文献並びに，乙５文献及び／又は乙１文献を組み合わせることで，本件発明に容易に想到し得る。


①乙４文献には，抗凝固療法を行う患者や血栓症の危険性のある人について，納豆菌培養液からビタミンＫ含量を低減させるという課題が示唆されている。乙２０文献にも，納豆菌培養液からビタミンＫ含量は低減させるがナットウキナーゼは含まれるようにするという本件発明の課題が示唆されている。原告は，乙２０には納豆菌培養液がナットウキナーゼを含有するから積極的に摂取する理由があるとするものではないと主張するが，乙２０にはその旨の記載がある（132頁5欄3   ないし6行）。よって，乙４文献及び／又は乙２０文献から，血栓溶解酵素「ナットウキナーゼ」を含有する乙１９文献に記載の発明の液体納豆を含む食品についても，同様の課題が想起される。②乙５文献及び／又は乙１文献に記載されている各手法により，納豆菌培養液からビタミンＫ２を含有する菌体やビタミンＫ２を除去することは，当業者には容易である。塩や有機溶媒を添加する手法は，蛋白質の濃縮，精製方法として周知であり（乙１，２１，２２），塩や有機溶媒の種類や濃度を適宜変更することで，目的とする蛋白を凝集沈澱させたり上清中に残したりすることは広く行われている。したがって，納豆菌培養液に塩や有機溶媒を添加するに当たり，納豆菌培養液からビタミンＫ２は沈澱させるがナットウキナーゼは上清中に残存するように条件を見つけることは設計事項である。③本件発明には，納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下にするという数値限定について，何らの臨界的意義の説明はなく，少なければ少ないほどよいとの意味しか認めることはできない。すなわち，本件明細書には，納豆菌培養液に対してキトサン処理を行い，濾過助剤を用いて濾過し，さらに必要に応じて濾過助剤等を用いて精密濾過し，逆浸透圧濃縮機を用いて分子量１００以下の物質の大部分を除去し，さらに必要に応じてメンブレンフィルターで無菌濾過して得られる濃縮液中のビタミンＫ２濃度が１μｇ／ｇ乾燥重量以下になると記載されているにすぎない（段落【００２６】～【００２８】）。段落【００４２】の表１には，キトサン処理をしない比較例１の濾過後のビタミンＫ２濃度が５４μｇ／ｇ培養液であったのに対し，実施例２の濾過後のビタミンＫ２濃度が０．１５μｇ／ｇ培養液であったことが記載されているが，液状の培養液の１ｇ当たりのビタミンＫ２濃度の数値であるから，実施例と比較例を対比しても，ビタミンＫ２が「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」という構成要件Ｂがサポートされているか分からず，まして臨界的意義を見出すことはできない。したがって，本件発明における納豆菌培養液またはその濃縮液のビタミンＫ２含量の数値限定（構成要件Ｂ「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」）は，ビタミンＫ含量を低減させるという課題のもとに，乙５文献または乙１文献に記載の手法により，ビタミンＫ含量を低減させていけば，容易に達成される数値である。
イ時機に後れた攻撃防御方法
被告が，平成２１年４月２４日の第３回弁論準備手続期日において，他に新たな主張の追加をしないと釈明したのは，同期日で特許法３６条６項１号，２号違反の主張を追加したことに関して，新規性・進歩性欠如以外の理由の追加はないとの認識で応答したものである。被告は，新規性・進歩性欠如に関しては新たな証拠等による主張の追加があり得ると回答しており，その後の進歩性欠如③（主引用例乙１９）の主張は，不当な訴訟遅延を目的とする主張ではない。乙１文献，乙２文献，乙５文献は既に提出しており，主引用例と副引用例の組替えは，著しく審理を遅滞させるものではない。
（原告）
ア時機に後れた攻撃防御方法
被告は，平成２１年４月２４日の第３回弁論準備手続期日において，「本件発明の無効の主張については，従前の主張及び被告準備書面(3)で主張した，特許法３６条６項１号，同２号違反以外の主張はしない」と陳述した後，新たに，従前の新規性・進歩性欠如の主張と実質的に同一である進歩性欠如③（主引用例乙１９）の主張をした。これは，審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものであり（特許法１０４条の３第２項），または被告が故意または重過失により時機に後れて提出した防御方法であるから（民訴法１５７条１項），却下されるべきである。イ仮に時機に後れた攻撃防御方法に該当しないとしても，理由がない。すなわち，乙４文献または乙２０文献には，ナットウキナーゼを積極的に摂取することを前提として，納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を低減するという本件発明の課題は示唆されておらず，仮にこれが示唆されているとしても，乙１９文献に記載された発明の「食品」において，乙４文献及び乙２０文献に示唆される課題と，乙５文献または／及び乙１文献の手法とを組み合わせて，納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を低減させて「１μｇ／ｇ乾燥重量以下」とした「納豆菌培養液またはその濃縮物を含む」「食品」とすることは，当業者に容易に想到しえない。
(ア)乙４文献の課題は，本件発明の課題と無関係である。乙４文献に記載された発明は，「納豆」の製造方法に関するものであって「納豆菌培養液」に関するものではなく，乙４文献には「納豆菌培養液」からビタミンＫ２を低減させるという課題は示唆されていない。そもそも乙４文献には納豆または納豆菌培養液にナットウキナーゼが含まれることの開示も示唆もなく，ナットウキナーゼを摂取しつつビタミンＫ２を同時に摂取することを避けるという本件発明の課題を示唆するものではない。乙４文献には，納豆を食すべき積極的理由について「栄養上の観点から納豆を食することは一般に推奨されている」（１頁右欄８～９行）と記載するにすぎず，「栄養上の観点」というのは，文脈上「ビタミンＫ２含量が多い」という趣旨を言い換えているだけである。したがって，乙４文献に接した当業者は，ビタミンＫは一般的には栄養価が高いが，「抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人」（乙４文献１頁右欄１２～１４行）は，ビタミンＫの摂取を避けるために納豆を食べるべきでないことを理解するだけであり，ナットウキナーゼを積極的に摂取することを前提としつつ，ビタミンＫ２を選択的に除去した「納豆菌培養液またはその濃縮物」を得たいという本件発明の課題とは関係がない。乙４文献には，納豆菌培養液中のビタミンＫ２含量を１μｇ／ｇ乾燥重量以下とすることについての記載も示唆もない。