平成２７年３月３０日注文に係るリーフ３０００枚２万５４６６円同年１月１４日注文に係るＡ４リーフ５０００枚３万４６６８円平成２６年１０月７日注文に係るＡ４リーフ５０００枚３万４６６８円同年７月２２日注文に係るＡ４チラシ５０００枚３万４６６８円同年６月９日注文に係るＡ４リーフ２０００枚１万９２２４円同年４月８日注文に係るＡ４リーフ２０００枚１万９２２４円同年４月１４日注文に係るＡ４リーフ２０００枚１万９２２４円同年５月１日注文に係るＡ４リーフ２０００枚１万９２２４円
・乙Ｂ１２の３の④
平成２８年１月３１日請求に係るＡ１ポスター企画製作費・印刷費４８万
６０００円
平成２７年９月１１日注文に係るＡ４リーフ（ブルー）２０００枚１万９
２２４円
同年１０月３１日請求に係る商品撮影＆レタッチ，同リサイズ，雑誌広告リ
サイズ９万７２００円
同年９月３０日請求に係るＴＯＰバナー，エスグラ冊子２Ｐリサイズ，パン
フレット３６万９３６０円
同日請求に係るリサイズ２００×１５０㎜（クリームの分も含まれていることに照らし，請求額の半額）１万２５００円
同年７月２１日注文に係るＡ４リーフ５０００枚３万４６６８円同年５月１８日注文に係るＡ４リーフ（ブルー）５０００枚３万４６６８円
・乙Ｂ１２の３の⑤
平成２８年１０月３１日請求に係るポスター増刷６００部（「ボディオー」の分も含まれていることに照らし，請求額の半額とし，１０万円の値引きを考慮）
７万０８３３円
同年１０月４日注文に係る化粧品研修用資料５００冊９万３９６０円同年１１月３０日注文に係るパンフ増刷数量１万３０万４５６０円
ｂ販売手数料
販売手数料は被告製品８が販売された場合に，被告リズムがその販売に関与した者に対してその手数料として支払うものである（乙Ｂ１２の４の①ないし④，弁論の全趣旨）から，この費用については，被告製品８を製造，販売しなければ要しなかった費用であり，その製造，販売のために特に増加したものと認められる。そして，その金額は上記書証によれば，次のとおり，合計５７３万３０８４円と認められる。
平成２５年度１万０９２０円
平成２６年度１９３万７８４４円（各支払明細書の「販売手数料」又は「報酬」欄に計上されている金額の合計額）
平成２７年度３６２万８８００円（同上）
平成２８年度１５万５５２０円
ｃ販売促進費
乙Ｂ１２の５からは，その具体的内容等が判然とせず，被告製品８の製造，販売のために特に増加した費用であるとは認められない。
ｄ旅費交通費
乙Ｂ１２の６からは，何のために支出された旅費交通費かなどが判然とせず，被告製品８の製造，販売のために特に増加した費用であるとは認められない。ｅ以上より，上記ａ及びｂの限度（７４８万１１１３円）で控除が認められ，その余の費用は控除対象とならない。したがって，これに前記(2)ア(ｲ)ｂで認定した経費（１億３５１８万４４５８円）を加えた経費の金額は，１億４２６６万５５７１円となる。
(ｴ)被告アンプリーの展示会費等（被告製品８関係）
ａ展示会費
被告ら主張の費用が被告製品８の製造，販売のために特に増加したと認められる場合には，控除すべきと解されるが，被告アンプリーの説明によっても展示会（乙Ｂ１３の５の①ないし④参照）において被告製品８だけが取り扱われたわけではなく，被告製品８に関する経費を全体の２０％として算定しているのである。そして，以上の展示会の目的は，被告アンプリーが製造，販売した製品を紹介するなどというものであり，そのような性質上，被告製品８が製造，販売されたから直ちにその出展に係る費用が増加したとまで認めることはできない。
ｂ広告費
乙Ｂ１３の５の⑤及び⑥によれば，被告アンプリーは，被告製品８の広告掲載料として，３２４万円を支出したと認められる。したがって，この費用については，被告製品８を製造，販売しなければ要しなかった費用であり，その製造，販売のために特に増加したものと認められる。
ｃ交通費・宿泊費
乙Ｂ１３の６からは，何のために支出された交通費・宿泊費かなどが判然とせず，被告製品８の製造，販売のために特に増加した費用であるとは認められない。
ｄ以上より，上記ｂの限度（３２４万円）で控除が認められ，その余の費用は控除対象とならない。したがって，これに仕入代を加えた経費の金額は，１億２１４５万０２０７円となる。
(ｵ)被告ウインセンスの人件費（被告製品１３関係）被告ら主張の費用が被告製品１３の製造，販売のために特に増加したと認められる場合には，控除すべきと解されるが，乙Ｂ１８の７の⑲からは，被告ら主張のパートの被告製品１３の製造，販売への具体的な従事状況等を認定することはできない。そうすると，控除すべき場合に当たると認めることはできないから，控除対象とはならない。
(ｶ)被告クリアノワールの宣伝広告費等（被告製品１５関係）
ａ宣伝広告費
被告ら主張の費用が被告製品１５の製造，販売のために特に増加したと認められる場合には，控除すべきと解されるが，乙Ｂ２０の３には看板製作費用や，広告掲載料，出展料等の様々な費用が含まれているところ，それらが被告製品１５に関するものかを含め，その費用の具体的内容等が判然とせず，被告製品１５の製造，販売のために特に増加した費用であるとは認められない。
ｂ交通費
乙Ｂ２０の５からは，何のために支出された交通費かなどが判然とせず，被告製品１５の製造，販売のために特に増加した費用であるとは認められない。ｃ以上より，いずれも控除対象とならない。


ウ以上より，被告各製品に関して控除対象となる経費（仕入代，原料・材料費，運送費等を含む。）は別紙「裁判所認定額一覧表」の「経費額」欄記載のとおりであり，被告各製品に係る被告らの利益額は同別紙の「利益額」欄記載のとおりとなる（別紙「請求額一覧表（原告の主張）」からの変更点は青色で塗られた部分である。）。
(4)推定覆滅事由等について
ア前提事実に加え，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ｱ)原告の有するその他の特許権
原告は，本件各特許権のほかに，次の各特許に係る特許権を有する。ａ特許第５１６４４３８号（甲５１の１。以下「別件第１特許」という。）
出願日    平成１９年６月１１日
原出願日   平成１１年５月６日
登録日    平成２４年１２月２８日
発明の名称二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物
ｂ特許第５９９３３３６号（甲５１の２。以下「別件第２特許」という。）
出願日    平成２５年４月２６日
原出願日   平成１１年５月６日
登録日    平成２８年８月２６日
発明の名称二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物
ｃ特許第５６４３８７２号（甲５１の３）
出願日    平成２５年４月２６日
原出願日   平成１１年５月６日
登録日    平成２６年１１月７日
発明の名称二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物
(ｲ)原告製品
原告は，平成１１年９月以降，「メディプローラー」及び「スパオキシジェル」との商品名でジェル剤と顆粒剤からなる２剤混合型の炭酸パック（以下「原告製品」という。）を製造，販売している。また，原告は，各製品について，「お肌を内側から潤す，炭酸のチカラ」，「シュワシュワッとはじけた炭酸ガスがお肌の代謝に必要な“酸素”を届けます」などと宣伝している。原告製品の使用方法としては，ジェルと顆粒をカップに入れて，スパチュラなどでまんべんなく混ぜ，できあがったジェルを清潔にした肌に厚めに塗り，そのまま約２０分間から３０分間パックし，スパチュラなどでジェルをおおまかに取った後，濡れタオルなどで拭き取り，洗い流すとされている。
また，原告は，株式会社フェブリナが販売する炭酸ジェルパック（商品名：ナノアクアジェルパック）の製造，販売もしている（甲５，６，４６，５５の２）。
(ｳ)原告による訴訟提起及び訴訟外の和解等
ａ原告は，株式会社ＫＢＣらが本件特許権１を侵害したなどとして，大阪地方裁判所に対し，同社らを被告として，損害賠償及び補償金の支払等を請求する訴訟を提起したところ，同裁判所及び知的財産高等裁判所はともに，補償金算定の基礎となる実施料率を１０％と認定した（甲２９，３０，５２の１）。ｂ原告は，株式会社クレジェンテ（旧商号株式会社グラシアス）らが本件特許権２を侵害したとして，大阪地方裁判所に対し，同社らが製造，販売していた製品の製造，販売の差止め及び損害賠償等を請求する訴訟を提起した。そして，原告と被告らとの間で，平成２６年４月１６日，被告らが上記製品を製造，販売しないこと，解決金２００万円を連帯して支払うことなどを内容とする和解が成立した（甲５２の２）。
ｃ原告は，株式会社エイチ・ツー・オーに対し，別件第１特許に係る特許権に基づき，同社が製造，販売している製品の製造，販売の中止を求め，同社との間で，平成２５年４月３０日，その製品の売上額の１０％に相当する５６万１２１９円の解決金の支払を受けることなどを内容とする訴訟外の和解をし，その解決金の振込みを受けた（甲４９，５７の１）。
ｄ原告は，株式会社ライズに対し，別件第１特許に係る特許権に基づき，同社が販売している製品の販売の中止を求め，同社との間で，平成２５年１０月１日，その製品の売上額の１０％に相当する３４万６２２５円の解決金の支払を受けることなどを内容とする訴訟外の和解をし，その解決金の振込みを受けた（甲５０，５７の２）。
ｅ原告は，別紙「炭酸関連の化粧品一覧」の６及び９番記載の製品を製造，販売している株式会社ハッピーワンに対し，別件第１特許に係る特許権を侵害したとして，同６番記載の製品の製造，販売を直ちに中止するよう求める通告書を送付した（甲５６）。
ｆ原告は，株式会社クレジェンテが別件第２特許に係る特許権を侵害したとして，大阪地方裁判所に対し，同社が製造，販売している製品の製造，販売の差止め及び損害賠償等を請求する訴訟を提起した（甲５２の３）。
(ｴ)被告ネオケミアが有する特許権
被告ネオケミアは，次の各特許に係る特許権（以下，これらの特許権に係る発明を「被告ネオケミア特許発明」という。）を有する。そして，被告各製品の中には，この特許権の存在や，特許取得済であることを外装箱に明記したり，宣伝広告に明記したりしているものがあった（甲７，８，１７，２０）。
ａ特許第４１３０１８１号（乙Ａ１８）
出願日    平成１６年６月２１日
原出願日   平成１４年４月５日
登録日    平成２０年５月３０日
発明の名称二酸化炭素外用剤調製用組成物
特許請求の範囲
【請求項１】
水溶性酸としてリンゴ酸，増粘剤として加工澱粉，デキストリン及び馬鈴薯澱粉から選択される１種又は２種以上，この増粘剤とは別の物質である水溶性分散剤として乳糖を必須成分とし，前記増粘剤が前記水溶性酸及び前記水溶
性分散剤と混合されている粒状物と，
炭酸塩，水，増粘剤としてアルギン酸ナトリウム，アルギン酸プロピレングリコールエステル，カルボキシメチルセルロースナトリウムから選択される１種又は２種以上を必須成分とし，使用時に前記粒状物と混合する粘性組成物とを含み，前記粒状物全体に対して前記水溶性酸が２～５０重量％，前記粒状物の増粘剤が１０～４０重量％，前記水溶性分散剤が３０～８５重量％であり，前記粘性組成物全体に対して炭酸塩が０．１～１０重量％，水が７０～９７．５重量％，前記粘性組成物の増粘剤が０．５～２０重量％であり，前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であることを特徴とする二酸化炭素外用剤調製用組成物。


ｂ特許第４２４８８７８号（乙Ａ１９）
出願日    平成１４年４月５日
登録日    平成２１年１月２３日
発明の名称二酸化炭素外用剤調製用組成物
特許請求の範囲
【請求項１】
水溶性酸，増粘剤として加工澱粉，デキストリン，ヒドロキシプロピルセルロースおよびキサンタンガムから選択される１種又は２種以上，この増粘剤とは別の物質である水溶性分散剤としてＤ－マンニトール，乳糖および尿素から選択される１種又は２種以上を必須成分とし，増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散
剤と混合されている粒状物と，
炭酸塩，水，増粘剤としてアルギン酸ナトリウム，アルギン酸プロピレングリコールエステルおよびカルボキシメチルセルロースナトリウムから選択される１種又は２種以上を必須成分とし，使用時に前記粒状物と混合する粘性組成物とを含み，前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％，前記粒状物の増粘剤が１０～４０重量％，前記水溶性分散剤が３０～８５重量％であり，前記粘性組成物全体に対して炭酸塩が０．１～１０重量％，水が７０～９７．５重量％，前記粘性組成物の増粘剤が０．５～２０重量％であり，前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり，かつ，前記粘性組成物が，二酸化炭素外用剤の皮膚粘膜への粘着性と延びを良くして美容又は医療効果を高めるための１，３－ブチレングリコールを１～１５重量％含むことを特徴とする二酸化炭素外用剤調製用組成物。
ｃ特許第４５８９４３２号（乙Ａ２０）
出願日    平成２０年１１月２１日
原出願日   平成１４年４月５日
登録日    平成２２年９月１７日
発明の名称二酸化炭素外用剤調製用組成物
特許請求の範囲
【請求項１】
水溶性酸，増粘剤として加工澱粉，デキストリン，馬鈴薯澱粉，トウモロコシ澱粉，キサンタンガム及びヒドロキシプロピルセルロースから選択される１種又は２種以上，この増粘剤とは別の物質である水溶性分散剤として乳糖，白糖，Ｄ－マンニトール，及び尿素から選択される１種又は２種以上を必須成分とし，前記増粘剤が前記水溶性酸及び前記水溶性分散剤と混合されている粒状物と，炭酸塩，水，増粘剤を必須成分とし，使用時に前記粒状物と混合する粘性組成物
とを含み，
前記粒状物全体に対して前記水溶性酸が２～５０重量％，前記増粘剤が１０～４０重量％，前記水溶性分散剤が３０～８５重量％であり，前記粘性組成物全体に対して炭酸塩が０．１～１０重量％，水が７０～９７．５重量％，前記粘性組成物の増粘剤が０．５～２０重量％であり，前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であることを特徴とする二酸化炭素外用剤調製用組成物。
(ｵ)被告各製品
ａ被告各製品の外装箱には，「特徴    本製品は，顆粒とジェルを混ぜることで発生する炭酸ガスの力で，効率よく皮膚（角層）にはたらきかけます。」（被告製品３）とか，「顆粒とジェルを混ぜることで発生する炭酸ガスの力で，効率よく皮膚※にはたらきかけます。お肌本来の力をサポートし，みずみずしい健やかなお肌へと導きます。※皮膚：角質層」（被告製品４），「酸素で満たされて，フレッシュなお肌に生まれ変わります。」（被告製品６）などと，炭酸ガスの皮膚への効果が強調されていた。また，その販売サイトにおいても同趣旨の記載がされていることがあったほか，「炭酸ガスをお肌に届けることでボーア効果を利用して内側からアプローチします。」（被告製品９）などとの記載もみられた（甲７，８，２２，２６，４１）。
ｂ被告各製品の使用方法は，製品によって若干異なるものの，概ね，①Ａ剤（顆粒）とＢ剤（ジェル）を軽く混ぜ合わせ，少し厚め（１㎜程度）に顔全体に広げる，②パックの目安時間は２０ないし３０分程度，③パック終了後，付属のスパチュラでジェルを取り除く，④顔にジェルが残らないように，最後に軽く洗顔し洗い流す（被告製品３）などというものである。
ただし，②の時間については，１５分以上とするもの（被告製品５）や，１５分から３０分（程度）とするもの（被告製品１３，１４），１５分ないし２０分とするもの（被告製品９）などがあり，被告各製品から得られる組成物の使用時間（パック時間）は１５分ないし３０分程度である。
また，③及び④につき，被告製品１については，ムース状のジェレーターをスパチュラに適量とり，顔に塗布したジェルを覆うように，少量を薄く塗り広げる，ジェレーターを全体に塗り終えたら数回に分けてジェルをはがす，はがし残りのジェルは拭き取るか，洗い流して完全に除去するとされていたほか，被告製品８についても，きれいに洗ったスパチュラに，付属フィクサー（硬化剤）を適量取って，これをまずは顔のジェルを覆うように塗り広げ，徐々に表面が固まった後に，ゆっくりとはがす，はがした後は必ずきれいに洗い流し終えるとされていた。さらに，被告製品１５においてもジェルをはがすのに固化剤を使用することとされていた（甲７，８，２０，乙Ａ３６の３，４２の４，乙Ｅ全２７の３）。ｃ第三者のホームページには，被告各製品について，例えば，「体の中の炭酸ガス濃度が高まる→身体が「細胞の活動が活性化している」と判断→血液内の酸素を肌におくる，という作用があります」（被告製品４。乙Ａ３７の２）とか，「炭酸の力をギュッ！と凝縮，肌そのものをイキイキと活性にさせる新しい発想のエイジングケアのためのパックです。」（被告製品１６。乙Ａ４３の２，乙Ｅ全２６の２）と記載されるなど，二酸化炭素の経皮吸収効果が記載されていた（乙Ａ３６ないし４５，乙Ｅ全２７，２８）。
ｄ第三者のホームページ（販売者のものを含む。）では，次のように被告各製品の部分肥満改善効果にも触れられていた。
(a)被告製品１（甲１３）
「部分痩せ効果もあるらしく，顔の二の腕のむくみなら最短１回のパックで効果が期待できるようです。脂肪レベルの部分痩せは１か月ほどパックを続けていると効果を発揮すると説明されています。」
(b)被告製品２（甲１４）
「何度が使ううちに毛穴がひきしまって，フェイスラインが引き締まってきました。小顔になったと実感」
(c)被告製品３（甲１５）


「炭酸パックを使用すると，肌の血流や細胞の活動が活性化するため，たまっていた老廃物が排出されます。その結果，むくみの原因である水分の滞りが改善されるんです。すると，顔のむくみが引いて小顔効果がアップ。フェイスラインがすっきりし，シャープなラインに変化してきます。また，炭酸パックを使用することで新陳代謝も良くなるため，部分痩せ効果も期待大。」
(d)被告製品４（甲１６）
「酸素量アップ血管拡張，老廃物の排泄促進，タンパク合成活性化，
脂肪の代謝痩身」→「くすみの改善，小顔効果等」等
(e)被告製品６（甲１８）
「血行促進だけでなく，美白，部分痩せにも効果を発揮します。」
(f)被告製品８（乙Ａ３８の２）
「炭酸ガスパックの主な効果」「小顔効果…血行が活性化し新陳代謝が高まることで，むくみがとれて小顔効果があります」
(g)被告製品９（甲８）
「ご愛用者様の感想」「小顔になった！」
(h)被告製品１１（甲１０）
（製品の特徴）「たるみを解消してフェイスラインをすっきりと」「コラーゲン合成の活性化でシワ改善。脂肪代謝促進で小顔効果が期待。」（ご使用ペースのアドバイス）「顔痩せ…脂肪レベルでの効果は，毎日１ヶ月を目安に。その後，効果維持の為には，最低週２回を継続。」
(i)被告製品１３（乙Ａ４０の２）
（製品使用の効果は）「部分痩せ顔や二の腕などのむくみに早い人では１回のパックで効果が期待出来ますが，脂肪レベルでの効果は１ヶ月を目安にしてください。効果維持の為に少なくとも週２回はパックを行ってください。」等
(j)被告製品１５（乙Ａ４２の３）
「…小顔ケアに，ご自宅でいつでもサロン並みのお手入れを」(k)被告製品１６（甲２４，乙Ａ４３の５，乙Ｅ全２６の５）「アヴィナスセレブジェルパックの効果」「部分痩せ促進効果炭酸ガスが筋肉繊維に働きかけ，脂肪代謝を活性化させる小顔・たるみ改善・フェイス
リフティング効果」（甲２４）
「アヴィナスセレブジェルパックによる炭酸ガス効果で感動小顔実
現！！」
「アヴィナスセレブジェルパックの効果小顔…余分な脂肪を燃焼させてフェイスラインをキュッとシャープに」（乙Ａ４３の５，乙Ｅ全２６の５）
(l)被告製品１７（甲２３）
「ご愛用者様の感想」「小顔になった！」
ｅさらに，第三者のホームページには，「使用方法もいたってシンプル！…パックが剥がしやすいように最後に凝固剤の役割となるジュレのようなものを乗せるので，簡単にジェルが取り除けるように工夫されているのも特徴の１つ」（被告製品１。乙Ａ３６の２，乙Ｅ全２７の２），「オールスキンタイプの弱酸性炭酸ガスパックです」（被告製品８。乙Ａ３８の２），「炭酸のチカラが注目の美容成分をお肌へしっかり浸透させます！」，「１０種の美容成分を配合」（被告製品１２。乙Ａ３９の２），「高濃度炭酸ガスを効率的に角質層へ浸透させるため，粘性の高いジェル」を使用している（被告製品１８。乙Ａ４５の２）などと製品独自の特徴も記載されていた（乙Ａ３６ないし４５，乙Ｅ全２７，２８）。イここで被告らが推定覆滅事由として主張していることについて検討する。(ｱ)まず被告らは，原告製品と被告各製品の効能に関し，推定覆滅事由があると主張している。
そして，被告らは，ボーア効果を高めるために，①発生した炭酸ガスを逃がさせない技術及び②炭酸ガスの経皮吸収時間を長く続かせる技術が必要であるなどと主張しているが，被告らの主張する上記①及び②は本件各明細書でも触れられている気泡の持続性と実質的に変わらないものと認められるし，パック時間を１５分ないし３０分程度としている原告製品と被告各製品において，二酸化炭素の皮膚への効果・効能が相当程度異なることを認めるに足りる証拠はない。また被告らは，被告各製品に部分肥満改善効果はみられないと主張している。しかし，被告らの主張は前記認定の被告らや被告各製品の販売業者による宣伝広告の内容と整合的ではないし，また前記２(1)で認定したとおり，二酸化炭素には部分痩せや痩身効果があることが知られているところ，被告各製品においては増粘剤を事前調製しておくことにより，より多くの二酸化炭素を持続的に皮下組織等に供給させるという本件各発明の固有の作用効果を奏していることから，部分肥満改善の効果がないと認めることはできない。
なお，被告らは，部分肥満改善効果は他社製品との差別化要因として機能していないとも主張し，乙Ａ３５及び乙Ｅ全２５を証拠提出しているが，これらの証拠はアンケート項目にすぎないし，被告らの主張は，前記認定の第三者のホームページで被告各製品に関して顔の部分肥満効果があることに触れているものが相当数あったことに照らし，採用できない。
以上より，原告製品と被告各製品との効能に関し，推定覆滅を認めるほどの違いがあったと認めることはできない。
(ｲ)次に被告らは，原告製品が利便性に劣るとか，被告各製品の販売は被告ら等の企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張している。確かに，被告らが各製品の利便性を高めたり，より売上げを上げるために営業努力をしたりしていたことがうかがわれ，そのことが被告各製品の販売に相当程度寄与したことは否定し難い。しかし，事業者は，製品の製造，販売活動に当たり，相応の工夫や営業努力等を行うのが通常であり，上記のような被告らの工夫や営業努力等が通常の工夫や営業努力等の範囲を超えた格別のものであるとまでは認められない。そもそも，前記認定のとおり，被告各製品から得られる組成物では増粘剤を事前調製しておくことにより，より多くの二酸化炭素を持続的に皮下組織等に供給させるという本件各発明の固有の作用効果を奏しており，炭酸パック化粧料においてそのような作用効果が重要であることは明らかである。そして，前記認定のとおり，被告各製品の宣伝広告においては，二酸化炭素による皮膚の美容上の問題や部分肥満の改善効果を実現することが強調されており，第三者のホームページの記載内容も踏まえると，二酸化炭素の皮下組織等への供給効果も消費者の購入動機に相当程度影響を与えたものと認めるのが相当である。
そうすると，被告ら主張の事由は，推定覆滅事由に当たるとまで認めることはできない。
(ｳ)さらに被告らは，被告各製品は被告ネオケミア特許発明の技術的範囲に属することを主張している。
確かに，前記認定のとおり，被告各製品の外装箱には被告ネオケミア特許発明に係る特許権の存在等が明記されるなどしていたのであり，被告各製品の販売に際して，被告各製品が被告ネオケミア特許発明の技術的範囲に属していることが強調されていたことがうかがわれる。


しかし，被告らは被告各製品の配合成分やその割合を具体的に主張立証しておらず，被告各製品が被告ネオケミア特許発明の技術的範囲に属することを立証していないし，仮に被告ら主張のとおり，被告各製品が被告ネオケミア発明の技術的範囲に属していたとしても，被告ネオケミア発明は，「美容効果及び医療効果を有する二酸化炭素外用剤を調製するために用いられる組成物に関する」発明であって（乙Ａ１８ないし２０の【０００１】），その目的は「調製が短時間で容易に行え，衣服等を汚すことがなく，より強い美容及び医療効果が，より短時間で得られる二酸化炭素外用剤を調製することができる二酸化炭素外用剤調製用組成物を得ることにある」（乙Ａ１８ないし２０の【０００８】）ところ，本件各発明と技術分野を共通にしているだけでなく，本件各発明の実施品である原告製品では「調製が短時間で容易に行え，衣服等を汚すことがなく，より強い美容及び医療効果が，より短時間で得られる」という作用効果が得られないとは認められず，効果に顕著な差があると認めるに足りる証拠もない。そして，本件各発明の固有の作用効果は，増粘剤を事前調製しておくことにより，より多くの二酸化炭素を持続的に皮下組織等に供給させる点にあるところ，被告各製品において本件各発明の作用効果を奏していることの意義は大きく，また前記認定のとおり，その販売に際しても二酸化炭素の皮下組織等への供給による効能・効果が強調されていたのである。そうすると，被告ら主張の点が消費者の購入動機に影響を与え，推定が覆滅されるとまで認めることはできない。
(ｴ)加えて被告らは，本件各発明の本質的特徴に照らしてその効果は付随的なものにすぎないなどと主張している。
ａ確かに，二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料は従来から販売等されていた（甲５，乙Ａ１０２，１０５，１１４，乙Ｅ全３，６等）から，二酸化炭素を皮下組織等に供給させるなどというだけでは，消費者の購入動機を形成するとは認められないが，前記１で認定・判示したとおり，本件各発明の固有の作用効果は，増粘剤を事前調製しておくことにより，より多くの二酸化炭素を持続的に皮下組織等に供給させる点にあるところ，この作用効果は，炭酸パック用化粧料のキットである原告製品及び被告各製品にとって本質的な機能・効能に関わる作用効果ということができ，消費者の購入動機に与える影響は大きいものと認められる。
なお，前記１(1)イ(ｴ)ｂで認定したとおり，ブチレングリコールが配合されている場合には，事前調製型の本件各発明を実施したことの寄与は限定的であるといわざるを得ないが，被告各製品のジェル剤にブチレングリコールは配合されていないから，この点は問題とならない。
また，原告は本件各特許権以外の原告の有する特許権の存在を指摘しているが，被告各製品が本件各特許権以外の原告の有する特許権に係る発明の技術的範囲に属していることを認めるに足りる証拠はないから，本件において原告主張の点は考慮しない（被告ネオケミアは，被告準備書面（１３）（平成２９年１２月２６日付け）及び準備書面（１５）（平成３０年２月１４日付け）において，原告のした本件各特許権以外の原告の有する特許権に係る特許を回避した炭酸パックを製造することは困難であるとの主張について，時機に後れた攻撃防御方法として却下することを申し立てている。しかし，原告は自らの上記主張を立証しておらず，その主張を認めることはできないから，原告の上記主張がされただけで訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。したがって，被告ネオケミアによる上記却下の申立てを却下することとする。）。
ｂ被告らは競合品が存在していたとも主張しているが，推定覆滅事由となるためには，当該競合品が本件各特許と同等の作用効果を有しており，需要者である消費者にとって，同等の選択肢として競合する存在であることを要すると解するのが相当である。
この観点から見ると，被告らが競合品であると主張する商品のうち，ジェルタイプの２剤型でないものは被告各製品と明らかに構成を異にするから，競合品とはいえない。また，前記認定の本件各発明の技術的意義等に照らすと，ジェルタイプの２剤型であっても，事前調製型でない商品は競合品に当たらないというべきである。そのような観点から別紙「炭酸関連の化粧品一覧」を検討すると，本件各発明と同じくジェルタイプの２剤型で，事前調製型である商品は，ジェルと粉末の２剤型である同別紙の５，６，９番の商品（乙Ａ７９，８０，８３，乙Ｅ全４９，５０，５３。なお，同３番の商品は粉末を水で溶かすもので，本件各発明とは異なる構成である。）と，ジェルとジェルの２剤型である同別紙の２，１２，１４ないし１６，２６の商品（乙Ａ７６，８６，８８ないし９０，１００，乙Ｅ全４６，５６，５８ないし６０，７０）がある。しかし，それらの競合品の販売時期やシェアは不明であるから，そのような証拠状況の下では，推定が覆滅されると認めることはできない。
ｃ以上より，被告らの上記主張は採用できず，本件各発明の効果が付随的なものにすぎないとはいえない。
(ｵ)さらに被告らは，ジェルと粉末の組み合わせは技術常識であるから本件各発明の技術的価値が低いと主張している。
しかし，被告らが挙げている資生堂６１４，乙Ｅ全４１，日清３２４はいずれも二酸化炭素を発生させる化粧料に関する発明ではない（乙Ａ１０３，乙Ｅ全９，３５，３６，４１）から，上記被告らの主張は採用できない。また，被告らは，本件各発明の骨格が２剤を用時混合することにより気泡状の二酸化炭素を発生させることにあり，これが周知技術であると主張しているが，本件各発明の特徴がそれにとどまらないことはこれまでに述べたとおりである。さらに被告らは，本件各発明が石垣発明１及び２を出発点として，技術常識を駆使することにより想到できるものであると主張しているが，石垣発明１及び２は，いずれも発生した炭酸ガスの気泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の発明である（乙Ｅ全４，３７，３８）から，これらに被告ら主張の技術常識を組み合わせることには，阻害要因があり，容易に想到し得たとは認められない。
したがって，被告らの上記主張は採用できず，本件各発明の技術的価値が低いとはいえない。
(ｶ)被告らはその他にも様々なことを推定覆滅事由として主張しているが，以上の認定・判示に照らして採用できないか，推定覆滅事由になると認めることはできない。


(ｷ)したがって，本件では特許法１０２条２項による推定は覆滅されない。(5)なお，被告コスメプロらは本件各特許権の侵害につき故意又は重大な過失がなかったことを損害賠償額を定めるについて考慮すべき旨主張しているが，仮に被告コスメプロらに故意及び重大な過失がなかったとしても，被告コスメプロらが主張する事情を損害賠償額を定めるについて考慮することが相当とはいえない。(6)以上より，特許法１０２条２項により算定される損害額は，別紙「裁判所認定額一覧表」の「利益額」欄記載のとおりとなる（なお，被告製品８に関しては，被告リズムと被告アンプリーとの間には共同不法行為が成立するから，両者の利益額を合算した金額について同被告らは不真正連帯責任を負う。）。１１争点６－２（原告の損害額－特許法１０２条３項）(1)原告は予備的に特許法１０２条３項により算定される損害額も主張しており，この金額が同条２項により算定される損害額よりも高くならないかを検討しておく。
(2)証拠（甲４８，乙Ａ４９）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア株式会社帝国データバンクが作成した「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～（平成２２年３月）」（以下「本件報告書」という。）の表Ⅲ－１０には，国内企業のロイヤルティ料率に関するアンケート結果として，産業分野を化学とする特許のロイヤルティ率は５．３％と記載されている。もっとも，平成１９年の国内企業・団体に対するアンケート結果を記載した表Ⅱ－３には，技術分類を化学とする特許のロイヤルティ率の平均は４．３％（最大値３２．５％，最低０．５％）（件数１０３件）と記載されている。イ本件報告書の表Ⅲ－１２には，平成１６年から平成２０年までの産業分野を化学とする特許の司法決定によるロイヤルティ料率は，平均値６．１％（最大値２０％，最小値０．３％）（件数５件）と記載されている。他方で，本件報告書の表Ⅲ－１１には，平成９年から平成２０年までの産業分野を化学とする特許の司法決定によるロイヤルティ料率は，平均値３．１％（中央値３．０％，最高値５．０％，件数７件）と記載されている。(3)以上認定の事実や前記１０の認定・判示を踏まえ，被告各製品の販売について相当な実施料率を検討すると，本件各発明の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が，国内企業のアンケート結果では５．３％で，司法決定では６．１％であり，また，本件が侵害訴訟にまで至った事案であることを踏まえると，本件での実施料率は●（省略）●相当である。
したがって，特許法１０２条３項により算定される損害額は，別紙「裁判所認定額一覧表」の「●（省略）●の金額」欄記載のとおりとなる（別紙「請求額一覧表（原告の主張）」からの変更点は青色で塗られた部分である。）。そして，被告各製品が転々譲渡された場合に原告が得られたはずの実施料相当額は，商流中の最も売上額の高い者に対する金額が上限となるから，共同不法行為が認められない場合には，各被告は，被告各製品につき，自己が負う実施料相当額の限度で他の被告と不真正連帯責任を負い，共同不法行為が認められる場合には，各被告は，商流中の最も売上額の高い者に対する実施料相当額について不真正連帯責任を負うと解するのが相当である。
したがって，被告製品５に関する被告キアラマキアートの損害額，被告製品９に関する被告ＳＨＩＮの損害額並びに被告製品１１及び１７に関する被告ジャパンコスメの損害額は，それぞれ前記１０で認定した同条２項により算定される損害額よりも高いから，これらについては，その金額を原告の損害額と認めるべきことになる。
他方，その余の被告各製品に関する被告らの損害額については，いずれも前記１０で認定した同条２項により算定される損害額の方が高いから，これらについては，同条２項により算定される損害額を原告の損害額と認めるべきことになる。
１２まとめ
(1)損害賠償請求
前記１１で判示したとおり，特許法１０２条２項又は同条３項により算定される損害額をもって原告の損害額と認めるべきである。そして，原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任した（当裁判所に顕著な事実）ところ，被告らの行為と相当因果関係のある弁護士費用は，別紙「裁判所認定額一覧表」の「利益額」又は「●（省略）●の金額」欄記載の金額の１割（ただし，原告主張の範囲内）と認めるのが相当であり，原告の損害合計額は，同別紙の「利益額＋弁護士費用」又は「実施料＋弁護士費用」欄記載のとおりとなる。
したがって，原告の損害賠償請求は，同別紙の同欄記載の金額の限度で認容すべきである。
(2)遅延損害金の起算日
本件で原告は，被告各製品の販売期間の終期又はそれより後の日を遅延損害金の起算日として主張しているところ，まず，販売終期として被告らが主張する日又はそれより後の日を原告が起算日として主張しているものについては，原告主張のとおりの起算日とすることとする。また，そうでないものについては，被告リズムは被告製品８を平成２９年２月２８日まで販売し（乙Ｂ１２の２），被告ジャパンコスメは被告製品１１を平成２７年１２月３日まで販売し（乙Ｂ１６の２の⑧），被告ウインセンスは被告製品１３を同年１月まで販売し（乙Ｂ１８の５），被告クリアノワールは被告製品１５を同月まで販売し（乙Ｂ２０の１の⑭），被告ジャパンコスメは被告製品１７を平成２５年１０月７日まで販売し（乙Ｂ１６の４の②），被告コスメプロは被告製品１８を平成２６年１２月２６日まで販売していた（乙Ｂ２の５の②）から，その販売終期日（その日が日単位で不明の場合はその月末）を遅延損害金の起算日とすることとする。また，被告らが販売期間を主張していないものについては，証拠（被告製品５の被告キアラマキアートにつき乙Ｂ８の３の⑦）又は弁論の全趣旨により，原告主張のとおりの起算日を認めることとする。
(3)差止請求・廃棄請求
被告らは被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属することを争い，本件訴え提起後もその製造，販売を継続していたこと等を踏まえると，仮に現時点では被告各製品の製造，販売が中止されているものがあるとしても，被告らによって本件各特許権が侵害されるおそれがあると認めるのが相当である。したがって，原告による差止請求は認容すべきである。


また，被告らによる本件各特許権の侵害を予防するために，被告各製品及び別紙「被告製品一覧表」の「顆粒剤」欄記載の顆粒剤の廃棄請求を認めるのが相当である。
１３結論
以上によれば，原告の請求は，上記１２認定の限度で理由があるから，その限度で認容し，その余は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。なお，主文第１項ないし第２６項については，仮執行の宣言を付すのは相当でないから，これを付さないこととする。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官
髙     松     宏     之
裁判官
野     上     誠     一
裁判官
大     門     宏   一   郎
別紙
主文目録
１被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。２被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載３の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。３被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載４の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。４被告アイリカ及び被告キアラマキアートは，別紙「被告製品目録」記載５の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。５被告リズム，被告アンプリー及び被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載８の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
６被告ＳＨＩＮは，別紙「被告製品目録」記載９の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。７被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１１の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。８被告ウインセンス及び被告コスメボーゼは，別紙「被告製品目録」記載１３の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
９被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１４の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。１０被告クリアノワール，被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１５の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
１１被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１７の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。１２被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１８の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。１３被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載２，５，６，７，９，１１ないし１４及び１６ないし１８の製品に使用する別紙「被告製品一覧表」の「顆粒剤」欄記載の顆粒剤を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
１４被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１の製品を廃棄せよ。
１５被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載３の製品を廃棄せよ。１６被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載４の製品を廃棄せよ。１７被告アイリカ及び被告キアラマキアートは，別紙「被告製品目録」記載５の製品を廃棄せよ。
１８被告リズム，被告アンプリー及び被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載８の製品を廃棄せよ。
１９被告ＳＨＩＮは，別紙「被告製品目録」記載９の製品を廃棄せよ。２０被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１１の製品を廃棄せよ。２１被告ウインセンス及び被告コスメボーゼは，別紙「被告製品目録」記載１３の製品を廃棄せよ。
２２被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１４の製品を廃棄せよ。２３被告クリアノワール，被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１５の製品を廃棄せよ。
２４被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１７の製品を廃棄せよ。２５被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１８の製品を廃棄せよ。２６被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載２，５，６，７，９，１１ないし１４及び１６ないし１８の製品に使用する別紙「被告製品一覧表」の「顆粒剤」欄記載の顆粒剤を廃棄せよ。
２７
(1)被告ネオケミアは，原告に対し，６６５万９０１９円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告コスメプロは，原告に対し，７０万５８７３円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２８被告ネオケミアは，原告に対し，１１５７万３５４０円及びこれに対する平成２７年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２９被告ネオケミアは，原告に対し，２１０万０９６８円及びこれに対する平成２７年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３０被告ネオケミアは，原告に対し，８１９万２８０２円及びこれに対する平成２８年１２月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３１
(1)被告アイリカは，原告に対し，５２３万９４３２円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告キアラマキアートは，原告に対し，６９万１１５２円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)被告ネオケミアは，原告に対し，１４２万３２８８円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３２被告ネオケミアは，原告に対し，２７８万６４１０円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３３被告ネオケミアは，原告に対し，６６２万１３０８円及びこれに対する平成２８年２月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３４
(1)被告リズム及び被告アンプリーは，連帯して，原告に対し，１億９５１２万７２８２円及びこれに対する平成２９年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。


(2)被告ネオケミアは，原告に対し，５６９８万０６２６円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３５
(1)被告ＳＨＩＮは，原告に対し，６４万４１２７円及びこれに対する平成２８年９月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，１２５万７６１６円及びこれに対する平成２８年９月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３６
(1)被告ジャパンコスメは，原告に対し，４３万４８７２円及びこれに対する平成２７年１２月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，８４万７９６０円及びこれに対する平成２７年１２月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３７被告ネオケミアは，原告に対し，５２万１３８１円及びこれに対する平成２７年５月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３８
(1)被告ウインセンスは，原告に対し，８０４万１１９９円及びこれに対する平成２９年１月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告コスメボーゼは，原告に対し，４７万７５４０円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)被告ネオケミアは，原告に対し，２７８万６４１０円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３９
(1)被告ネオケミアは，原告に対し，４８万４９８５円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告コスメプロは，原告に対し，３１万２４３４円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４０
(1)被告クリアノワールは，原告に対し，１２２３万６２６５円及びこれに対する平成２９年１月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告コスメプロは，原告に対し，２２７万７６６８円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)被告ネオケミアは，原告に対し，６８０万６５４５円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４１被告ネオケミアは，原告に対し，８９万６５７９円及びこれに対する平成２９年５月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４２
(1)被告ジャパンコスメは，原告に対し，１２万１０００円及びこれに対する平成２５年１０月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，２３万７７７２円及びこれに対する平成２３年１月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４３
(1)被告コスメプロは，原告に対し，３９万０５４８円及びこれに対する平成２６年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，９０万０６８６円及びこれに対する平成２６年１２月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４４原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４５訴訟費用は，原告に生じた費用の４分の１，被告ネオケミアに生じた費用の４分の１，被告リズム及び被告アンプリーに生じた費用の４分の１並びにその余の被告に生じた費用の４分の１を原告の負担とし，原告に生じた費用の２分の１及び被告ネオケミアに生じた費用の４分の３を被告ネオケミアの負担とし，原告に生じた費用の１４分の３並びに被告リズム及び被告アンプリーに生じた費用の４分の３を被告リズム及び被告アンプリーの連帯負担とし，原告に生じた費用の２８分の１及びその余の被告に生じた費用の４分の３をその余の被告の負担とする。
４６この判決は，第２７項ないし第４３項に限り，仮に執行することができる。
以上
別紙
請求目録
１被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。２被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載３の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。３被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載４の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。４被告アイリカ及び被告キアラマキアートは，別紙「被告製品目録」記載５の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。５被告リズム，被告アンプリー及び被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載８の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
６被告ＳＨＩＮは，別紙「被告製品目録」記載９の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。７被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１１の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。８被告ウインセンス及び被告コスメボーゼは，別紙「被告製品目録」記載１３の製品を製造，販売若しくは輸出し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
９被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１４の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。１０被告クリアノワール，被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１５の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
１１被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１７の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。１２被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１８の製品を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。１３被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載２，５，６，７，９，１１ないし１４及び１６ないし１８の製品に使用する顆粒剤を製造，販売若しくは輸入し，又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
１４被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１の製品を廃棄せよ。


１５被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載３の製品を廃棄せよ。１６被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載４の製品を廃棄せよ。１７被告アイリカ及び被告キアラマキアートは，別紙「被告製品目録」記載５の製品を廃棄せよ。
１８被告リズム，被告アンプリー及び被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載８の製品を廃棄せよ。
１９被告ＳＨＩＮは，別紙「被告製品目録」記載９の製品を廃棄せよ。２０被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１１の製品を廃棄せよ。２１被告ウインセンス及び被告コスメボーゼは，別紙「被告製品目録」記載１３の製品を廃棄せよ。
２２被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１４の製品を廃棄せよ。２３被告クリアノワール，被告ネオケミア及び被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１５の製品を廃棄せよ。
２４被告ジャパンコスメは，別紙「被告製品目録」記載１７の製品を廃棄せよ。２５被告コスメプロは，別紙「被告製品目録」記載１８の製品を廃棄せよ。２６被告ネオケミアは，別紙「被告製品目録」記載２，５，６，７，９，１１ないし１４及び１６ないし１８の製品に使用する顆粒剤を廃棄せよ。
２７
（主位的請求）
被告ネオケミア及び被告コスメプロは，連帯して，原告に対し，７３６万４８９２円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告ネオケミアは，原告に対し，９６万９２０６円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１０万４１０４円の限度で被告コスメプロと連帯して）を支払え。(2)被告コスメプロは，原告に対し，１０万４１０４円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
２８
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，２０８５万３１９９円及びこれに対する平成２７年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，１３６万４０００円及びこれに対する平成２７年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２９
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，１００３万７７５８円及びこれに対する平成２７年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，４１万５８００円及びこれに対する平成２７年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３０
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，１３７７万２５５２円及びこれに対する平成２８年１２月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，１６４万８２６６円及びこれに対する平成２８年１２月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３１
（主位的請求）
被告アイリカ，被告キアラマキアート及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，７８６万７８８０円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告アイリカは，原告に対し，１２１万５０９５円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，６９万１１５２円の限度で被告キアラマキアートと連帯して，１８万４１４０円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(2)被告キアラマキアートは，原告に対し，６９万１１５２円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告アイリカと連帯して，１８万４１４０円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(3)被告ネオケミアは，原告に対し，１８万４１４０円及びこれに対する平成２９年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告アイリカ及び被告キアラマキアートと連帯して）を支払え。
３２
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，６１５万５６４６円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，３１万６８００円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３３
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，４１９４万９５５７円及びこれに対する平成２８年２月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，７７万０８８０円及びこれに対する平成２７年１１月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３４
（主位的請求）
被告リズム，被告アンプリー及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，２億７０６３万３４２８円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告リズムは，原告に対し，３５２０万５９４１円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１４０３万２７５２円の限度で被告アンプリーと連帯して，１２１３万５２００円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(2)被告アンプリーは，原告に対し，１４０３万２７５２円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告リズムと連帯して，１２１３万５２００円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(3)被告ネオケミアは，原告に対し，１２１３万５２００円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告リズム及び被告アンプリーと連帯して）を支払え。
３５
（主位的請求）


被告ＳＨＩＮ及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，１７６万５７０７円及びこれに対する平成２８年９月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告ＳＨＩＮは，原告に対し，６４万４１２７円及びこれに対する平成２８年９月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１６万２８３４円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，１６万２８３４円及びこれに対する平成２８年９月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ＳＨＩＮと連帯して）を支払え。
３６
（主位的請求）
被告ジャパンコスメ及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，１０４万６８９５円及びこれに対する平成２７年１２月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告ジャパンコスメは，原告に対し，４３万４８７２円及びこれに対する平成２７年１２月３日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１０万９７９２円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，１０万９７９２円及びこれに対する平成２７年１２月３日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ジャパンコスメと連帯して）を支払え。
３７
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，５２万１３８１円及びこれに対する平成２７年５月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，６万７５０７円及びこれに対する平成２７年５月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３８
（主位的請求）
被告ウインセンス，被告コスメボーゼ及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，１２５４万７０５８円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告ウインセンスは，原告に対し，１８４万１２２２円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，２０万４６９２円の限度で被告コスメボーゼと連帯して，３１万６８００円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(2)被告コスメボーゼは，原告に対し，２０万４６９２円及びこれに対する平成２６年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ウインセンス及び被告ネオケミアと連帯して）を支払え。(3)被告ネオケミアは，原告に対し，３１万６８００円及びこれに対する平成２６年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ウインセンスと連帯して，２０万４６９２円の限度で被告コスメボーゼと連帯して）を支払え。
３９
（主位的請求）
被告ネオケミア及び被告コスメプロは，連帯して，原告に対し，７９万７４１９円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告コスメプロは，原告に対し，４万３６１９円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(2)被告ネオケミアは，原告に対し，６万４９１１円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，４万３６１９円の限度で被告コスメプロと連帯して）を支払え。
４０
（主位的請求）
被告クリアノワール，被告コスメプロ及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，２１３２万０４７８円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告クリアノワールは，原告に対し，２６６万１６０４円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，３４万６０３７円の限度で被告コスメプロと連帯して，１５８万９６８２円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。
(2)被告コスメプロは，原告に対し，３４万６０３７円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告クリアノワール及び被告ネオケミアと連帯して）を支払え。(3)被告ネオケミアは，原告に対し，１５８万９６８２円及びこれに対する平成２８年１２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告クリアノワールと連帯して，３４万６０３７円の限度で被告コスメプロと連帯して）を支払え。
４１
（主位的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，１５９万８６４０円及びこれに対する平成２９年５月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告ネオケミアは，原告に対し，１０万５６００円及びこれに対する平成２９年５月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４２
（主位的請求）
被告ジャパンコスメ及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，３０万２６７２円及びこれに対する平成２３年１月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告ジャパンコスメは，原告に対し，１２万１０００円及びこれに対する平成２３年１月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，３万０７８６円の限度で被告ネオケミアと連帯して）を支払え。(2)被告ネオケミアは，原告に対し，３万０７８６円及びこれに対する平成２３年１月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ジャパンコスメと連帯して）を支払え。
４３
（主位的請求）
被告コスメプロ及び被告ネオケミアは，連帯して，原告に対し，１３３万４００２円及びこれに対する平成２６年１２月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
(1)被告コスメプロは，原告に対し，８万０４３２円及びこれに対する平成２６年１２月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告ネオケミアと連帯して）を支払え。


平成２５年８月２８日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０４００号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年６月２４日
判                  決
原            告                  Ｘ訴訟代理人弁理士      三      浦      光      康被            告      株式会   社ベス   トライ   フ訴訟代理人弁理士      稲      葉      良      幸同                    塩      谷      英      明同                    佐      藤      宏      樹訴訟代理人弁護士      根      本              浩同                    友      村      明      弘
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８００２５２号事件について平成２４年１０月１７日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等
被告は，発明の名称を「筋力トレーニング方法」とする特許第２６７０４２１号（平成５年１１月２２日出願，平成９年７月４日設定登録。請求項の数３。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
原告は，平成２３年１２月７日，本件特許について無効審判請求（無効２０１１－８００２５２号事件）をした。これに対して，被告は，平成２４年５月７日，特許請求の範囲を訂正することを内容とする訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。特許庁は，同年１０月１７日，本件訂正を認める，審判請求は成り立たない旨の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月２５日，原告に送達された(争いのない事実)。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲（請求項１ないし３）の記載は，次のとおりである。
【請求項１】
筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け，その緊締具の周の長さを減少させ，筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ，もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法であって，筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が，筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。
【請求項２】
緊締具が，筋肉に流れる血流を阻害する締め付け力を付与するものであり，締め付けの度合いを可変にするロック手段を備えた帯状体又は紐状体とされた請求項１記載の筋力トレーニング方法。
【請求項３】
緊締具が，更に締め付け力の表示手段が接続されたものとされ，少なくとも皮膚に接触する側に皮膚を保護するための素材を配したものとされた請求項２記載の筋力トレーニング方法。
３審決の概要
(1)審判手続における原告主張に係る無効理由
原告が，本件訂正後の本件特許について，審判手続で主張していた無効理由の概要は，次の２点である（新規性・進歩性・公序良俗違反の主張は，審判手続中に撤回された。甲４２）。
ア本件訂正後の本件特許の請求項１ないし３に係る発明（以下，本件訂正後の本件特許に係る発明を，請求項の番号を付して「本件発明１」等という。また，本件発明１ないし３を併せて「本件発明」という。）は，反復性を有する技術ではなく，特許法２条１項所定の発明に該当しない。また，発明に該当するとしても，産業上利用することができる発明には該当しない。よって，特許法２９条１項柱書の規定に違反する。
イ本件発明１ないし３の特許請求の範囲の記載は，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項２号及び６項（以下，同法による改正前の特許法３６条を指して「改正前の特許法３６条」という。）の規定に違反する。
(2)無効理由通知における無効理由
特許庁が平成２４年４月２日付けで行った無効理由通知に記載された無効理由は，次のとおりであった（甲３９）。
ア本件発明１は，下記の刊行物１に記載された発明と同一であり，本件特許は平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項３号（以下，「改正前の特許法２９条１項３号」という。）の規定に違反してされたものである。イ本件発明１ないし３は，下記の刊行物１ないし３に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。
ウ請求項１ないし３に係る特許は，改正前の特許法３６条５項２号，６項及び４項の規定に違反してされたものである。
刊行物１：五味雅吉，腰痛自分で治すバンドの本，日本，株式会社八広社，平成元年１２月２０日，p.７３～７７，p.１０６～１０７，p.１１８～１２１（甲４０）刊行物２：実願昭５９－６８９５３号（実開昭６０－１８０４５９号）のマイク
ロフィルム（甲５）
刊行物３：特開平２－２１５４７８号公報（甲６）
(3)審決の内容－－－刊行物１に記載の発明との一致点，相違点審決が認定した刊行物１に記載の発明の内容及び本件発明１との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア刊行物１に記載の発明の内容
「平ゴム状のバンドであるニューバンド『平Ｍ２ｍ』を，腕の骨格筋が両端にある腱によってふたつの骨に付着している付着点うち，心臓に近いところから関節１
つ通りこしたところにできるだけきつめに巻き，
血流を止め，我慢できなくなったらはずすことで，ダムの水門を開いたように，バンドの所で滞留していた血液がどっと流れ込み，これまで充分にいきわたっていなかったところまで勢いよく入り込み，疲れて栄養素や酸素が欠乏している細胞にたまっていた老廃物が，バンドをしめることでにじみ出て，はずしたことで奔流のように流れ込んできた血液がそれを回収するようにするという原理で，少し痛いかも知れないが，腕を何度も曲げたりするとより効果的なニューバンド『平Ｍ２ｍ』の活用法。」
イ刊行物１に記載の発明と本件発明１との一致点
「筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け，その緊締具の周の長さを減少させ，筋肉に負荷を与える方法であって，筋肉に与える負荷が，筋肉に流れる血流を阻害するものである方法」である点
ウ刊行物１に記載の発明と本件発明１との相違点


本件発明１は，緊締具の周の長さを減少させて筋肉に与える負荷が，「筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するもの」であって，「筋肉に疲労を生じさせ」るためのものであり，「もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法」であるのに対し，刊行物１に記載の発明は，バンドを巻き筋肉に与える負荷が，バンドをできるだけきつめに巻いて血流を止めるものであるが，筋肉に流れる血流を阻害する程度も明らかでなく，筋肉に疲労を生じさせるためのものか明らかでなく，「もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法」であるかどうかも明らかでない点。
(4)審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写に記載のとおりであり，次のように，本件特許は無効とすることができないとするものである。すなわち，ア本件発明は，反復可能性を有するから発明として未完成ではなく，また，自然法則を利用しており，単なる発見ではないから，特許法２条１項にいう「発明」に該当する。
イ本件発明は，医療行為方法，業として利用できない発明，実際上明らかに実施できない発明のいずれにも該当しないから，特許法２９条１項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に該当する。
ウ本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）は，改正前の特許法３６条５項２号，６項及び４項の規定に反するものではない。エ本件発明１は，刊行物１に記載された発明ではないから，改正前の特許法２９条１項３号の規定には違反せず，また，当業者が容易に発明することができたものでもないから同条２項の規定にも違反しない。
第３取消事由に係る当事者の主張
１原告の主張
(1)本件発明は，特許法２条１項所定の「発明」に該当するとした判断の誤り（取消事由１）
以下のとおり，本件発明は，特許法２条１項の発明に該当しない。
ア具体性・客観性等の欠如について
特許法２条１項の「発明」に該当するためには，その技術内容が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度まで具体性・客観性を有するものでなければならない。本件発明は，そのような具体性・客観性を有しないから「発明」に該当しない。これに反し，本件発明が特許法２条１項に該当するとした審決には，誤りがある（なお，審決は，改正前の特許法３６条５項２号及び６項の要件充足性を判断しているが，同要件を充足するからといって，発明該当性を充足することにはならない。）。
イ自然法則の利用の欠如について
本件発明の内容は，人間に対する筋肉を加圧するトレーニング方法であり，当該方法は，安全性の観点から必ず医学的知識を有する指導員を要するとされていることからすると，自然法則を利用するというよりは人為的取決めに該当する。また，本件発明は，自然法則そのものであり，自然法則を利用したものではないから，発明に該当しない。
これに反し，本件発明が特許法２条１項に該当するとした審決には，誤りがある。
ウ効果の発見である点について
本件発明は，「筋肉増強」という新たな効果の発見にすぎず，特許法２条１項の「発明」に該当しない。
すなわち，本件特許の出願前に，筋肉を加圧するトレーニング運動療法が公然と用いられていたことが記載されている文献（甲４４。佐藤義昭，加圧トレーニングの奇跡（１６頁～３５頁）。以下「甲４４文献」という。）が存在するから，本件発明は，「筋肉増強」という新たな用途の発見にすぎず，単なる自然法則の発見というべきである。
審決は，本件発明が特許法２条１項に該当するとした点で誤りがある。(2)本件発明の，特許法１条及び２９条１項柱書所定の「産業の発達に寄与する」，「産業上利用することができる」との要件充足性を肯定した判断の誤り（取消事由２）
ア産業上利用可能性がない点について
本件発明は，緊締具の締め付け程度のみならず，緊締具の締め付け部位や軽いダンベル運動を行った場合とそうでない場合との区別が明瞭ではないこと，また，筋肉の質的な増強が筋肉肥大に関する量的な増大を意味するのか不明であること，さらに，当業者が過度の試行錯誤を経なければならないことからすれば，発明が不明確であり，特許法１条及び２９条１項柱書所定の「産業の発達に寄与する」又は「産業上利用することができる発明」には該当しない。
審決は，本件発明が「産業上利用することができる発明」に該当することを前提として判断した点で誤りがある。
イ医療行為方法について
本件発明は，筋肉加圧トレーニング運動療法にも使用可能であって，医療目的で使用することが予定され，期待されていた。被告は，本件発明の出願前から，筋肉加圧トレーニングに関連した医療行為を行っている。
審決は，本件発明が医療行為方法には該当しないとした点で誤りがある。(3)改正前の特許法３６条５項２号及び６項違反に当たらないとした判断の誤
り（取消事由３）
本件発明に関しては，補正及び本件訂正がされたが，審決は，本件発明が平成５年法律第２６号による改正前の特許法４０条（以下，同法による改正前の特許法４０条を指して，「改正前の特許法４０条」という。）の規定に違反しているか否かについて，判断を欠いている。本件発明に係る特許請求の範囲には，緊締具の装着方法，その回数，装着時間，その他の道具に関する事項が明確に記載されていない。疲労を効率的に発生させることができることが，当業者にとって，一義的かつ明確に「筋肉の増大」を意味するか否かは不明である。
本件発明は自然法則を利用したものでなく，また，未完成発明である。仮に，当業者にとって，疲労を効率的に発生させることができることが「筋肉の増大」を意味することが明確になったとしても，その時期は，本件訂正の時点かあるいは専門家が関与したごく最近の時点であるというべきである。審決は，本件発明に係る特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項が記載されており，改正前の特許法３６条５項２号及び６項の規定に違反するものでないと判断した点に誤りがある。(4)新規性の有無についての判断の誤り（取消事由４）本件発明は，甲４４文献に記載されている発明と実質的に同一の発明である。本訴訟において新たに提出した証拠も，刊行物１の補充証拠になるというべきである。また，本件特許が，改正前の特許法４０条に違反してされたとすると，出願日は出願後の補正の時点（平成８年４月１２日）に繰り下がることになり，本件特許は，本件特許に係る出願の公開特許公報（甲５９。平成７年６月６日公開。）と同一であることになる。


(5)進歩性の有無についての判断の誤り（取消事由５）加圧バンドを使用して筋肉を強化するトレーニング方法は当業者の周知事項であり，甲４４文献によれば，本件発明は進歩性を有しないというべきである。進歩性の欠如の取消事由についても，例えば刊行物１と甲１（実開平４－７７９５５）とを組み合わせ，さらに，甲４４文献に本件発明が公知である旨の自白が記載されていること及び当業者の周知事項を考慮すると，少なくとも医療行為において，筋肉を強化することができるという本件発明の作用・効果は，当業者にとって予測可能な範囲であるから，進歩性が欠如するというべきである。
２被告の反論
(1)本件発明は，特許法２条１項所定の「発明」に該当するとした判断の誤り（取消事由１）に対して
ア具体性・客観性等の欠如について
個体差があるためにばらつきの程度が大きい技術分野における発明に関して，当該発明の所期の効果を得るためにいわゆる当業者が試行錯誤することが，直ちに，「発明」の技術内容として要求される「具体化され，客観化されたものであること」を失わせることにはならない。
筋肉の増大を図る筋肉トレーニング方法である本件発明についても，トレーニングを受ける者の年齢や体格等に個体差があることから，筋肉の増大という効果に対して一定程度のばらつきが生じることは，発明の性質上当然予想される。審決は，このような本件発明の特性に鑑み，試行錯誤を行うことにより，科学的にその再現をすることが可能であることをもって反復可能であると判断したのであって，審決に何ら取り消されるべき違法はない。
イ自然法則の利用について
本件発明は，以下のとおり，「人為的取決め」を内容とする発明には該当しない。すなわち，「自然法則」から除外されるべき人為的な取決めとは，一般的に，スポーツやゲームのルール，暗号表等の，人間が創作した一定の体系の下での取決めを指すのであって，仮に本件発明の実施に当たり指導員等がトレーニングを補助することがあったとしても，そのことを理由に本件発明が「人為的取決め」となるわけではない。本件発明は，筋肉に流れる血流の阻害とそれに対する生理反応との因果関係に基づく自然法則を利用したものであって，「人為的取決め」には該当しない。
ウ効果の発見である点について
本件発明は，特定的に増強しようとする目的の筋肉部位ヘの血行を緊締具により適度に阻害する状態をつくりだすことにより，疲労を効率的に発生させて，目的筋肉をより特定的に増強できるとの着想に基づくものであり，単なる自然法則の「発見」を超えて，自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素が含まれている。審決の判断に誤りはない。
(2)本件発明の特許法１条及び２９条１項柱書所定の「産業の発達に寄与する」，「産業上利用することができる」との要件充足性を肯定した判断の誤り(取消事由
２）に対して
ア産業上利用可能性がない点について
本件発明が，「産業上利用することができる発明」に該当する発明であることを前提とした審決に誤りはない。
イ医療行為方法に対して
本件明細書には，医療に関する事項については何ら記載されていないし，本件発明がリハビリに使用されることは，その出願時において想定されておらず，出願後に研究が進められた結果発見されたものにすぎない。加圧トレーニングの臨床応用例が紹介されているとしても，本件発明は「筋力トレーニング」に関するものであり，医療行為方法を含むものではない。なお，「ＫＡＡＴＳＵＪＡＰＡＮ株式会社」や「ＫＡＡＴＳＵＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社」が警告書を送付し，訴訟を提起し，ライセンスをしたりする事実があったとしても，同社は，被告とは無関係である。
(3)改正前の特許法３６条５項２号及び６項違反に当たらないとした判断の誤
り（取消事由３）に対して
本件発明は，目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと，大幅にトレーニング効果が上がるという知見に基づき，筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻き付け，その緊締具の周の長さを減少させることで，筋肉への血行（血流）を阻害させる締め付け力を調整しつつ目的の筋肉部位へ施し，これによって筋肉に疲労を生じさせその増大を図るというものであって，まとまりのある一の技術的事項を把握することができ，特許請求の範囲の記載に記載不備はない。
本件明細書は，改正前の特許法４０条の規定に違反するものではなく，また，同条違反が明細書の記載不備になるものでもない。原告は，審判手続で同条に違反するとの主張はしていなかった。
(4)新規性の有無についての判断の誤り（取消事由４）・進歩性の有無について
の判断の誤り（取消事由５）に対して
原告の主張は，本件特許が改正前の特許法４０条に違反してされたことを前提としており，その主張自体失当である。また，審判手続において審理判断されていない甲５９に基づく取消事由の主張は，審決の取消事由として主張することは許されない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件明細書の記載
「【０００２】
【発明の背景】筋力トレーニングを行う場合，一般には，ダンベルやバーベル等の重量物や，バネ，ゴム等の弾性力に基づく抵抗力等を利用して所望の筋肉部位に負荷を与え，その状態で一定の疲労を得る程度にその筋肉部位を伸縮運動させることによってトレーニング効果を得るようにしている。このトレーニング方法による場合，トレーニング効果を更に上げるには，器具の重量や抵抗力を増やしたり，伸縮運動の回数を増やしたりするしかなかった。しかし，筋肉への負荷を無定見に増やしても，その増えた負荷を他の筋肉がかばって負荷の分散がおこなわれ目的外の筋肉が増強してしまったり，場合によっては筋肉や関節等を損傷したりする。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事情を背景になされたもので，目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み，さらにトレーニング期間を短縮できる，筋力トレーニング方法の提供を目的としている。
【０００４】


【課題を解決するための手段】本発明者は，長年筋力トレーニングの研究に携わって来たが，その中で，以下のような事実を見出した。即ち，目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと，大幅にトレーニング効果が上がるということである。本発明は，このような知見に基づいてなされたもので，筋肉への血行を阻害させる締め付け力を筋肉部位へ施し，その締め付け力を調整することによって筋肉に疲労を生じさせることを特徴とする筋肉のトレーニング方法を提供する。」「【０００６】この緊締具は，例えば腕の付け根部分にその締め付けループを巻き付けて用いられ，この状態で例えばダンベルを用いて腕の筋肉トレーニングを行なえば，軽いダンベルで重いダンベルと同様のトレーニング効果が得られ，しかもトレーニング時間が短くて済むと同時に，目的外の筋肉に影響を与えたり関節の損傷を招くなどの事態を有効に阻止できる。
【０００７】緊締具によってこのようなトレーニング効果の増大をもたらすことの理由は必ずしも明かではないが，一応以下のようなメカニズムが推測される。【０００８】即ち，よく知られているように筋肉増強は，トレーニングにより疲労した筋肉が，疲労の回復過程で以前の状態を越えた状態になる，いわゆる「超回復」によりなされる。従って，トレーニングによる疲労をより効率的に生じさせる条件を与えてやれば，トレーニング効率も上げることができる。【０００９】ところで，筋肉の疲労は筋肉へのエネルギー源や酸素の供給，さらにはエネルギー代謝過程で生じる乳酸の処理に大きく関係しており，これらはまた筋肉への血行に大きく左右されている。従って，目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより，疲労を効率的に発生させることができる。」「【００１６】ここで，図１では，三角筋と上腕二頭筋の間の部位を締め付けるようにしているが，この部位に限られるものでなく，さまざまな部位に用いることができるのは勿論である。サイズも様々なものとすることができ，また，例えば両肩からのたすき掛けによってＸ字状に緊締するように，適宜組み合わせて用いることも可能である。さらにまた，本体２の色，図柄，形状等を適宜デザインすれば，スポーツやトレーニングの場にふさわしい外観意匠性を与えることができる。【００１７】効果を確認するため，この緊締具を用いたグループと，この緊締具を用いないグループの二つに分け，それぞれのグループにつき一回２時間のトレーニングを週２回の周期で６か月間行った。緊締具を施す部位は三角筋と上腕二頭筋の間とした。トレーニングを始める前とトレーニングを始めてから６か月後の上碗二頭筋部位における周囲寸法を計測したところ，この緊締具を用いたグループの筋肉増強効果は，緊締具を用いないグループに比べ，約３倍であることが確認できた。」
(2)刊行物１の記載
「仙腸間接理論とゴムバンド療法
１バラコン法」
「（バラコンバンドの効能）」
「２。血管内を清掃し血管にも弾力がでる。
バンドを強く締めると，そこで血流が止まる。
心臓からは絶え間なく血液は送られてくる。
血液は，バンドの所で滞留し，血量はその部で倍加される。バンドをはずすと，血は倍の速力で血管内を流れる。その時血管壁を掃除し，動脈硬化を治し，血管そのものも弾力がでる。
３。筋肉に弾力がつく。
筋肉は筋細胞の集まりで，筋繊維を造り，さらに束になって伸縮する。筋細胞の一つひとつは，膜があって中はコロイド状で，栄養素と酸素が化合してエネルギーを造り出すという，生命に直結する重要な働きをしている。疲れると老廃物がたまり，栄養素や酸素が欠乏している。この状態のとき，バンドを巻くと，その圧力で細胞内の老廃物がにじみ出る。
動作の際，体に力が入れば巻いたバンドはゆるむ。そのとき，血液は細胞内に流れ込む。（栄養素，酸素を供給する）力が抜ければ，バンドは締まる。そのとき，老廃物が排泄される，といった繰り返しで筋細胞が復活する。つまり，あんま，マッサージ，指圧をしているようなもので，筋肉は復活する。神経管，靱帯なども同じ。」
「ニューバンド「平Ｍ２ｍ」の活用法手と足－おどろき自己療法」「バラコン法の基本は，正常で活発な血液循環を促すことにある。正しい骨格の矯正→正常な血液循環→生命の力（良くなろうとする力＝自然良能力）を生む。こうしたことに，１本のバラコンバンドがおどろくばかりの効果を発揮する。ただのゴムバンド。表も裏もない。しかもいたって簡単な方法で，びっくりするほどの効果があがる。その秘密はいったいどこにあるのだろうか？ただ足首に巻く（かかと三角巻き）。手に巻く（腕巻き）。それだけで，おどろくほどの効果がある。例えば，二の腕にぐるぐる巻く。できるだけきつめにする。痛いほどにだ。そして我慢できなくなったらはずそう。これで，腕ばかりでなく，首や肩のこり，痛みがとれて，実に軽くなっている。また，足首に巻く。同じ要領で痛くなったらはずす。下肢の疲れ，しびれ，痛みばかりか，腰の疲れも解消する。その効果はおどろくばかりだ。
なぜか？
血液の流れにその因がある
人体の骨格筋は両端にある腱によってふたつの骨に付着している。その付着点で，心臓に近いところを起始（不動点）といい，関節１つ通りこしたところを停止（運動点）というのである。
この停止部分にバンドを巻く。一つでも関節を越したほうがよく効くので，手の場合なら肘の下の二つの腕にバンドを巻くといい。（肘の上から巻き込んでいてもかまわない）きつめに巻いて，我慢できなくなったらはずそう。するとダムの水門を開いたように，血液がどっと流れ込み，これまで充分にいきわたっていなかったところにまで勢いよく入り込む。疲れのある箇所にたまっていた老廃物が，バンドをしめることでにじみ出て，はずしたことで奔流のように流れ込んできた血液がそれらを回収するのだ。体が軽くなったり，痛みが消えるのは当然のことである。そればかりか「足裏指巻き」で長年悩まされた水虫がきれいになくなる。全て同じ原理だ。
こうした手足に巻くバンドとして，新たに開発されたのが『平Ｍ２ｍ』で平ゴム状のもの。手足ばかりでなく，はち巻きや，巻いた部分がごろごろしなくて抜群の使用感なので，長時間使用にも適している。このニューバンド，評判は上々である。手と足を巻く。少し痛いかも知れないが，腕を何度も曲げたり，踵を回す運動をするとより効果的だ。体の他の障害部位にも効果があらわれてくる。」２取消事由１（本件発明は，特許法２条１項所定の「発明」に該当するとした判断の誤り）について
(1)原告は，特許法上の発明であるためには，その技術内容が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度まで具体性・客観性を有するものであることが要件とされ，また自然法則を利用したものであることが要件とされているが，本件発明については，そのような要件を充足していないと主張する。


しかし，原告の主張は，以下のとおり採用の限りでない。すなわち，ア本件発明の特許請求の範囲（請求項１ないし３）には，第２の２のとおり，「筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け，その緊締具の周の長さを減少させ，筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ(ること)」及び「筋力トレーニング方法(であること)」などの構成が具体的に記載されている。
イ本件明細書には，本件発明の推測されるメカニズムとして，筋肉増強は，疲労の回復過程での超回復によりなされるところ，筋肉の疲労はエネルギー源や酸素の供給，乳酸の処理に大きく関係しており，これらは筋肉への血行に大きく左右されており，特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより，疲労を効率的に発生させて，目的筋肉をより特定的に増強できることが，説明，開示されている（【０００８】，【０００９】）。また，効果を確認するため，緊締具を用いたグループと緊締具を用いないグループのそれぞれにつき一回２時間のトレーニングを週２回の周期で６か月間行い，緊締具を用いるグループには，図１のように三角筋と該上腕二頭筋の間に緊締具を施して，該上腕二頭筋部位への血流を適度に阻害してやることにより，疲労を効率的に発生させ，トレーニングを始めてから６か月後の該上腕二頭筋部位における周囲寸法を計測したところ，緊締具を用いたグループの筋肉増強効果は，緊締具を用いないグループに比べ，約３倍であることが確認できたことが，説明，開示されている（【００１６】，【００１７】）。
ウ上記の各記載によれば，本件発明は，推測されるべき機序及び効果が示されており，その技術内容は，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているといえる。また，本件発明は，緊締具の周の長さを減少させ，筋肉に流れる血流の阻害とそれに対する生理反応を利用するものであって，生理反応は自然法則に基くものであるから，発明全体として自然法則を利用しているというべきである。
したがって，本件発明が，具体性・客観性を有しないこと，及び自然法則の利用がないことを理由として，特許法２条１項所定の「発明」に該当しないとする原告の主張は，採用の限りでない。
(2)原告は，本件発明は，「筋肉増強」という新たな効果の発見にすぎず，特許法２条１項の「発明」に該当しないとも主張する。
しかし，この点の原告の主張も，採用の限りでない。
原告の主張は，要するに，本件特許の出願前に，筋肉を加圧するトレーニング運動療法に関連した文献（甲４４文献）が存在した点を指摘するにすぎないのであって，同主張に係る事実によっては，本件発明が特許法２条１項所定の「発明」に該当しない根拠とはなり得ない。
本件発明は，前記のメカニズムにより，目的筋肉を増強できるとの着想に基づき，特許請求の範囲の請求項１に記載した構成を採用したことによって，一定の効果を得る方法を開示するものであるから，単なる自然法則の発見ではない。この点に係る原告の主張は採用できない。
３取消事由２（本件発明の，特許法１条及び２９条１項柱書所定の「産業の発達に寄与する」，「産業上利用することができる」との要件充足性を肯定した判断の誤り）に対して
(1)産業上利用可能性について
本件発明は，特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより，疲労を効率的に発生させて，目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み，さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供するというものであって，本件発明は，いわゆるフィットネス，スポーツジム等の筋力トレーニングに関連する産業において利用できる技術を開示しているといえる。そして，本件明細書中には，本件発明を医療方法として用いることができることについては何ら言及されていないことを考慮すれば，本件発明が，「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）であることを否定する理由はない。
(2)医療行為方法について
原告は，被告が本件発明を背景にして医療行為を行っている等と縷々主張する。本件発明が，筋力の減退を伴う各種疾病の治療方法として用いられており（甲１７，２９等），被告やその関係者が本件発明を治療方法あるいは医業類似行為にも用いることが可能であることを積極的に喧伝していたこと（甲６３，６７，６８等）が認められる。しかし，本件発明が治療方法あるいは医業類似行為に用いることが可能であったとしても，本件発明が「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）であることを否定する根拠にはならない。
この点に係る原告の主張は採用できない。
４取消事由３（改正前の特許法３６条５項２号及び６項違反に当たらないとした判断の誤り）について
本件特許の特許請求の範囲の記載は，改正前の特許法３６条５項２号及び６項に反しない。その理由は，以下のとおりである。
すなわち，従来の方法には，目的外の筋肉が増強されてしまったり，場合によっては，筋肉や関節等を損傷したりするといった課題が存在したところ，本件発明は，これらの課題を解決すべく，「目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと，大幅にトレーニング効果が上がる」（【０００４】）との知見に基づき，筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻き付け，その緊締具の周の長さを減少させることにより，筋肉への血行（血流）を阻害させる締め付け力を調整しつつ目的の筋肉部位へ施し，これによって筋肉に疲労を生じさせその増大を図るという方法を採用したものである。
そうすると，本件特許の特許請求の範囲には，本件発明の構成に欠くことのできない事項のみが記載されているといえる。
この点，原告は，緊締具の装着方法，その回数，装着時間，その他の道具に関する事項が明確に記載されていないと主張する。しかし，本件発明に係る発明の詳細な説明の記載に照らし，特許請求の範囲に，緊締具の装着方法，回数等の事項を逐一記載しなければならない技術的意義は何ら見いだし難く，この点の原告の主張は，採用の限りでない。
また，原告は，「筋肉の増大」の意義が不明であるとも主張する。本件明細書の【０００８】に「よく知られているように筋肉増強は，トレーニングにより疲労した筋肉が，疲労の回復過程で以前の状態を越えた状態になる，いわゆる「超回復」によりなされる。したがって，トレーニングによる疲労をより効率的に生じさせる条件を与えてやれば，トレーニング効率も上げることができる。」との記載から，「筋肉の増大」の技術的意義は，当業者において，十分理解できる。改正前の特許法４０条は，出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果について定めた規定であるところ，補正が不適法であったとしても記載不備となるものでもないから，原告の主張は失当であるし，本件発明が自然法則を利用していること，未完成発明でもないことは，前記２のとおりである。


平成２７年７月３１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ワ）第６８８号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年６月３日
判          決
東京都千代田区＜以下略＞
原        告   日産化学工業株式会社
同訴訟代理人弁護士   増    井    和    夫同           橋    口    尚    幸同           齋    藤    誠二    郎
同      北    原    潤    一
同        梶    並    彰一    郎
東京都町田市＜以下略＞
被        告   相模化成工業株式会社
富山県富山市＜以下略＞
被        告   日医工   株式会   社
長野県埴科郡＜以下略＞
被        告   壽製薬   株式会   社上記３名訴訟代理人弁護士   新    保    克    芳
同      洞            敬
同        酒    匂    禎    裕上記訴訟復代理人弁護士   西    村    龍    一
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告相模化成工業株式会社は，別紙物件目録記載１のピタバスタチンカルシウム原薬を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。２被告相模化成工業株式会社は，別紙物件目録記載１のピタバスタチンカルシウム原薬を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持して保存してはならない。
３被告日医工株式会社は，別紙物件目録記載１のピタバスタチンカルシウム原薬を使用してはならない。
４被告日医工株式会社は，別紙物件目録記載１のピタバスタチンカルシウム原薬を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持して保存してはならない。
５被告日医工株式会社は，別紙物件目録記載２のピタバスタチンカルシウム製剤を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。６被告壽製薬株式会社は，別紙物件目録記載１のピタバスタチンカルシウム原薬を使用してはならない。
７被告壽製薬株式会社は，別紙物件目録記載１のピタバスタチンカルシウム原薬を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持して保存してはならない。
８被告壽製薬株式会社は，別紙物件目録記載３のピタバスタチンカルシウム製剤を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
第２事案の概要
１本件は，名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明についての特許権（特許第５１８６１０８号）及び「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明についての特許権（第５２６７６４３号）を有する原告が，被告らが別紙物件目録記載１ないし３の原薬又は製剤を製造，販売等する行為が上記各特許権を侵害すると主張して，被告らに対し，特許法１００条１項に基づき，その差止めを求める事案である。
２争いのない事実等（証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告
原告は，基礎化学品，ディスプレイ材料や半導体材料などの機能性材料，農業化学品及び医薬品の製造・販売を業とする株式会社である。
イ被告ら
被告相模化成工業株式会社（以下「被告相模化成工業」という。）は，医薬品原薬の製造及び輸入販売を業とする株式会社であり，被告日医工株式会社（以下「被告日医工」という。）は，医薬品，医薬部外品その他各種薬品の製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社であり，被告壽製薬株式会社（以下「被告壽」という。）は，医療用医薬品の製造・販売を業とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
ア原告は，次の内容の特許権の特許権者である（以下，この特許権を「本件結晶特許権」という。）。〔甲１の１，甲２の１〕
特許番号    第５１８６１０８号
出願番号    特願２００６－５２０５９４
発明の名称   ピタバスタチンカルシウム塩の結晶
出願    日   平成１６年１２月１７日
優先    日   平成１５年１２月２６日
登録    日   平成２５年１月２５日
イ原告は，次の内容の特許権の特許権者である（以下，この特許権を「本件方法特許権」といい，本件結晶特許権と併せて「本件各特許権」という。）。
〔甲１の２，甲２の２〕
特許番号    第５２６７６４３号
発明の名称   ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法
出願    日   平成２３年１１月２９日
分割の表示   特願２００６－５２０５９４の分割
原出願日    平成１６年１２月１７日
優先    日   平成１５年１２月２６日
登録    日   平成２５年５月１７日
(3)本件結晶特許権に係る発明の内容
本件結晶特許権の特許請求の範囲における請求項の数は２であり，請求項１及び２の記載はそれぞれ次のとおりである（以下，本件結晶特許権の請求項１及び２記載の特許発明をそれぞれ「本件結晶発明１」及び「本件結晶発明２」といい，両者を併せて「本件各結晶発明」という。）。
ア請求項１（本件結晶発明１）
「式（１）
【化１】
で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。」
イ請求項２（本件結晶発明２）
「請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする医薬組成物。」
(4)本件各結晶発明の構成要件
ア本件結晶発明１の構成要件
本件結晶発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである。（なお，式（１）の構造式は上記(3)アの【化１】のとおりであり，以下，構造式の記載を省略する。）
Ａ式（１）で表される化合物であり，
Ｂ７～１３％の水分を含み，


ＣＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％
より大きなピークを有することを特徴とする
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
イ本件結晶発明２の構成要件
本件結晶発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである。Ｆ請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有すること
を特徴とする
Ｇ医薬組成物。
(5)本件方法特許権に係る発明の内容
本件方法特許権に係る特許請求の範囲における請求項の数は５であるが，そのうち，請求項１の記載は次のとおりである（以下，請求項１の特許発明を「本件方法発明」とい，本件各結晶発明と本件方法発明を併せて「本件各発明」という。）。
「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。」
(6)本件方法発明の構成要件
本件方法発明を構成要件に分説すると，次のとおりである。Ｃ’ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．
１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ
Ｂ７重量％～１３重量％の水分を含む，
Ａ式（１）で表される
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，Ｈその含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持するこ
とを特徴とする
Ｉピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
(7)訂正請求
ア原告は，本件結晶特許権に係る特許無効審判請求（無効２０１３－８００２１１）において，平成２６年８月２２日付け訂正請求書（甲５５）により，訂正請求をした（以下，この訂正請求による訂正を「本件訂正」という。）。
イ本件訂正による特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本件訂正発明」という。）を構成要件に分説すると次のとおりである（訂正箇所に下線を付した。）。
Ａ式（１）で表される化合物であり，
Ｂ７～１３％の水分を含み，
ＣＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％
より大きなピークを有し，
Ｘ７～１３％の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持するこ
とを特徴とする
Ｄ’粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(8)被告らの製品及び被告らの行為
ア被告日医工及び被告壽は，平成２５年１２月の販売開始を予定して，同年８月１５日，興和株式会社（以下「興和」という。）が製造・販売しているリバロ錠，リバロＯＤ錠の後発医薬品としてのピタバスタチンカルシウム製剤について，厚生労働省から医薬品製造販売承認を得た。なお，原告は，リバロ錠，リバロＯＤ錠に用いられているピタバスタチンカルシウム原薬を製造し，興和に対し，販売している。
イ被告日医工は別紙物件目録記載２の製剤（以下「被告日医工製品」という。）を製造し，販売しているか又はその準備をしている。また，被告壽は，同記載３の製剤（以下「被告壽製品」という。）を製造し，販売しているか又はその準備をしている。
ウ被告相模化成工業は，別紙物件目録記載１の原薬（以下「被告相模化成製品」といい，被告日医工製品及び壽製品と併せて「被告ら製品」という。）を製造し，販売する準備をしている。被告日医工及び被告壽は，被告日医工製品ないし被告壽製品を製造するに当たり，その原薬として被告相模化成製品を用いている。
エ被告ら製品は，構成要件Ａ，Ｂ及びＤを充足し，被告日医工製品及び被告壽製品は，構成要件Ｇを充足する。
(9)本件各特許の出願日以前の公知文献等
ア上記(8)ア記載の興和が製造・販売するリバロ錠１ｍｇ及び２ｍｇに関する平成１５年７月作成にかかる医薬品インタビューフォーム（乙１。以下「乙１文献」という。）


イ国際公開日を２００３年（平成１５）年８月７日とするＷＯ０３／０６４３９２国際公開公報〔乙３の１〕及びそれに対応する国内出願である特表２００５－５２０８１４公表特許公報（乙３の２。以下，両者併せて「乙３公報」といい，同公報に記載された発明を「乙３発明」という。）ウ出願日を平成１６年２月２日，国際公開日を平成１６年８月２６日とする特許第５１９２１４７号特許公報（甲９。以下「甲９公報」といい，同公報に記載された発明を「甲９発明」という。）
３争点
(1)被告ら製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か
ア構成要件Ｃ及びＣ’の充足性
イ構成要件Ｅの充足性
ウ構成要件Ｈの充足性
エ構成要件Ｉの充足性
(2)本件各特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否かア本件各特許について，リバロ錠及び乙１文献による進歩性欠如
イ本件各特許について，甲９発明と同一発明
ウ本件各特許について，乙３公報による新規性又は進歩性欠如エ本件各特許について，明確性要件違反及びサポート要件違反
オ本件方法特許について，補正要件違反
カ本件方法特許について，分割要件違反
(3)本件訂正による対抗主張の成否
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（構成要件Ｃ及びＣ’の充足性）について
〔原告の主張〕
(1)結晶多形の識別
ピタバスタチンカルシウム塩の結晶には，分子の配列が異なる複数の形態（結晶多形）があり，本件各特許の明細書において結晶形態Ａ，Ｂ，Ｃと呼称されているもの（以下それぞれ「結晶形態Ａ，Ｂ，Ｃ」という。）が存在するところ，本件各発明は，結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も優れていることを見いだしたものである。なお，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には，上記の他に，特許第５１９２１４７号（甲９。以下「チバ特許」という。）において，結晶形態Ｃ，Ｄ，Ｅと呼称されているものがある。なお，有機化合物の場合，エネルギー的に安定となる構造は，一つの化合物につき，多くて７，８個である。
上記六つの結晶形態は，粉末Ｘ線回折測定による回折角ピークのパターンにより識別することができる。
(2)測定方法について
被告壽製品のうち，別紙物件目録記載３(2)の製剤（以下「ＫＯ錠」という。）について，結晶形態の測定を行った。製剤に含まれるピタバスタチンカルシウム原薬の結晶形態を製剤の錠剤を破壊することなく直接測定するためには，通常の粉末Ｘ線回折装置のＸ線では強度が不十分であることから，Spring-8(公益財団法人高輝度光科学研究センター)及びAichiSR（公益財団法人科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター）という大型放射光施設を利用し，シンクロトロン放射により強度の大きなＸ線を用いて粉末Ｘ線回折測定を行った。Ｘ線源として放射光を使用することは，錠剤中の原薬の結晶形の測定方法として有用である。
ＣｕＫα放射線の波長は１．５４Åであるが，上記測定では，波長が０．７５ÅのＸ線を用いたから，それに応じて回折角（２θ）の値も変わるが，この変化は，ブラッグの条件〔２ｄsinθ＝ｎλ〕（ｄ＝結晶格子面間隔，λ＝波長）により，一義的に算定できる。
(3)測定結果及びその解釈
結晶とは，原子が規則的に三次元的に周期配列した固体物質である。結晶にＸ線を照射すると，結晶中のいずれかの格子面に対してブラッグの条件を満たす角度で入射したＸ線から，回折Ｘ線のピークが得られる。回折Ｘ線のピークが測定される回折角（２θ）及び各ピークの強度は，Ｘ線の波長λと結晶中の格子面の間隔により定まり，各結晶形態に固有の値となる。もっとも，現実の粉末Ｘ線回折測定においては，測定装置に起因する誤差及び試料の不完全性により，ピークが見られる回折角（２θ）及び各ピークの強度は，測定ごとに若干のずれを生ずる。第十六改正日本薬局方〔甲２０〕によれば，粉末Ｘ線回折測定による未知試料中の各相の同定は，通例，基準となる物質の回折パターンと，上記未知試料の回折パターンとの視覚的あるいはコンピューターによる比較に基づいてされるものであり，また，同一結晶形の試料と基準となる物質のピークの回折角（２θ）は，０．２°以内で一致し，相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向する現象）のため，かなり変動することがあり，一般的には，単一相試料の粉末Ｘ線回折データベースに収載されている１０本以上の強度の大きな反射を測定すれば十分であるとされている。そうすると，結晶の同一性は，特徴的な１０本以上のピークが，０．２°以内で一致しており，かつ，全体的なパターンとして同一性が認められるかによって判断される。そして，低角側の数本のピークの同一性が特に重要であり，低角側で比較的強度の大きなピークが数本確認できれば，結晶形を同定することが可能である。
本件では，ＫＯ錠について，Spring-8及びAichi   SRを用いて，低角（２θ＝０～９°）の測定をしたところ，７本のピークが確認され〔甲５〕，その後，AichiSRを用いて，上記の低角の測定に加え，高角（２θ＝６～２２°）の測定をしたところ，１１本のピークが確認され〔甲２５〕，これらのピークの回折角は，いずれも，対照試料であった結晶形態Ａのピークの回折角と±０．２°の範囲で一致した。さらに，ＫＯ錠に用いられている主な添加剤である水溶性のＤ－マンニトールを取り除くために，ＫＯ錠をピタバスタチンカルシウム塩の飽和水溶液に溶解し，その残渣（ＫＯ錠の原薬であるピタバスタチンカルシウム塩及び不溶性の添加剤のみが含まれる。）に対し，粉末Ｘ線回折測定を行ったところ，構成要件Ｃ，Ｃ’の１５本のピークがすべて確認された〔甲６３〕。また，AichiSRを用いてＫＯ錠を非破壊で測定し，その結果得られたＫＯ錠のピークの回折角から格子定数を算出したところ，結晶形態Ａの格子定数と一致した〔甲２７，６４〕。
そうすると，ＫＯ錠の原薬からは，構成要件Ｃ，Ｃ’の１５本の回折角のピークが認められる。


(4)被告らは，結晶形態ＡについてSpring-8   で測定した回折ピーク位置〔甲５：図５，表３〕が，チバ特許の明細書が開示している結晶形態Ｅ（以下「チバ結晶Ｅ」という。）のピーク位置ともほぼ同じであるから，ＫＯ錠の原薬が結晶形態Ａであることの証明がされていない旨主張するが，甲２５の図１（本件各特許の明細書に記載された粉末Ｘ線回折測定装置と同等の装置を用いて測定した結果の比較）のとおり，結晶形態Ａとチバ結晶Ｅの回折ピークのパターンは一見して異なっており，結晶形態Ａでは観測されなかったが，チバ結晶Ｅでは観測されたピークが１０本あった。そして，甲２５記載の実験結果によれば，ＫＯ錠の原薬は，チバ結晶Ｅとは異なるものであり，また，アモルファスでもないことが明らかである〔甲８７〕。(5)本件結晶発明１の構成要件Ｃには，１５本の回折角が記載されているが，これは，本件結晶特許の明細書の段落【００１６】に，同明細書の【図１】(結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折図)にみられるピークのうち比較的強いピークを１５本選んで記載されていたものが，そのまま記載されたものにすぎず，結晶形態Ａを特定するために，１５本のピーク全てが必要であることを意味するものではないことは技術常識である。そのため，本件以外の医薬品として用いられる化合物の特定の結晶形に係る特許において，１０本に満たない数のピークによって結晶形が特定されている例が多数存在する。(6)原告は，原薬である被告相模化成製品を入手することができず，製剤であるＫＯ錠を測定に用いたことから，測定結果においては，添加剤に由来するピークが大きく見えてしまい，原薬に由来するピークが十分にクリアに見える条件ではなかった。しかしながら，上記(3)からすれば，原薬そのものを用いて測定した場合には，構成要件Ｃ又はＣ’記載の１５本の回折角について，全てピークが確認される蓋然性が極めて高い。
また，原告の測定では３０．１６°のピークの相対強度が測定できていないが，結晶形態Ａでは，３０．１６°と２０．７°のピークの強度比率（理論値）が２５．３％であることから〔甲２７〕，原薬を測定することができれば，構成要件Ｃを充足する相対強度が確認される蓋然性が極めて高い（なお，構成要件Ｃ’については相対強度は要件ではない。）。原告が製造した結晶形態Ａの未粉砕品では，上記相対強度は約１３％であったが，原薬に適するように数μｍから１０μｍ程度まで粉砕したところ，２５％となった。そして，被告日医工製品及び被告壽製品は，ピタバスタチンカルシウムの含有量が１錠当たり１ｍｇ又は２ｍｇと極めて少量であり，微細な粉末に粉砕された原薬を用いているはずであるから，被告日医工製品及び被告壽製品の原薬の上記相対強度は２５％を超えるものと考えられる。
〔被告らの主張〕
(1)原告は，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態が既に知られている６種のみであることを前提としているが，そもそも，その前提が正しいか不明である。
(2)原告が提出した二つの測定機関による測定結果をみると，ピークの相対的な強度が逆転するなどしており，これは，放射光（シンクロトロン光）を使用する測定方法が，ＣｕＫα放射線を使用するＸ線粉末解析を代替し得ないことを示すものである。そして，原告が，結晶形態ＡについてSpring-8で測定したものとして示すピークの回折角〔甲５：図５，表３〕は，計算により求められるチバ結晶Ｅのピークの回折角ともほぼ同じであり，結晶形態Ａとチバ結晶Ｅは，区別できない。
ピークの回折角が±０．２°の範囲にあれば，同一の回折ピークであることを否定する理由にはならないという原告の主張は争わないが，一部の回折ピークのみが一致すれば足りる旨の主張は争う。
(3)原告は，特許庁での審査過程や無効審判請求における答弁において，結晶形態Ａについて，①示差走査熱量測定で測定した融点が９５℃ではないこと，及び②３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することによって，他の結晶形態と異なるものであるかのように主張していたのであるから，この点の立証をしなければならない。(4)原告は，甲２５記載の測定結果について，ＫＯ錠を用いたものである旨主張するが，実際にＫＯ錠を用いたかは不明であり，また，同測定の精度が不明である上，ノイズがピークと区別できない。
そして，結晶多形の結晶は，水分の影響で変容し，乾燥条件や方法などによって得られる結晶が異なるところ，甲６３記載の実験は，ＫＯ錠を水に入れ，再度乾燥させるという過程を経ており，ＫＯ錠中の結晶形態がそのまま維持されているとはいえない。また，同実験結果は，ピークとは判別できないものをピークと認定しており，不正確である。
したがって，被告ら製品は，構成要件ＣないしＣ’を充足しない。
２争点(1)イ（構成要件Ｅの充足性）について
〔原告の主張〕
結晶形態Ａは，約１９０℃以上で熱分解する。原告が製造しているピタバスタチンカルシウム原薬（本件結晶特許を充足する製品）を用いた興和の製剤であるリバロ錠は，インタビューフォーム〔甲４〕にあるように，融点を示さずに分解する。
そして，被告日医工製品及び被告壽製品は，リバロ錠の後発医薬品であるところ，被告日医工製品のインタビューフォーム〔甲２９：３頁〕には，「融点（分解点），沸点，凝固点」について「該当資料なし」と記載されている。そうすると，被告相模化成製品は，融点のない原薬であり，構成要件Ｅを充足する。
〔被告らの主張〕
争う。
３争点(1)ウ（構成要件Ｈの充足性）について
〔原告の主張〕
ピタバスタチンカルシウム塩の結晶は，水分が４重量％以下になると，アモルファス化し，安定性が極めて悪くなる。そして，被告相模化成製品の水分量は７～１３％である。
そうすると，被告相模化成工業が，被告相模化成製品を，他の被告らに販売するまで，また，被告日医工及び被告壽が，被告相模化成工業から購入した被告相模化成製品を，自らの製剤に利用するまで，水分量を４重量％より多く１５重量％以下に保持した結晶形態Ａとして保存していることは明らかであるから，被告らのピタバスタチンカルシウム塩の保存方法は，構成要件Ｈを充足する。
〔被告らの主張〕
構成要件Ｈは，一定の水分量を維持することを特徴とするものであるが，原告は，これについて主張・立証していない。
４争点(1)エ（構成要件Ｉの充足性）について


〔原告の主張〕
前記３〔原告の主張〕のとおり，被告らは，ピタバスタチンカルシウム塩である被告相模化成製品を保存しており，構成要件Ｉを充足する。
〔被告らの主張〕
争う。
５争点(2)（本件各特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か）
について
〔被告らの主張〕
(1)本件各特許について，リバロ錠及び乙１文献による進歩性欠如ピタバスタチンカルシウム塩を有効成分とする「リバロ錠」は，本件各特許の優先日（平成１５年１２月２６日）の前から販売されていた。同年７月発行の乙１文献には，「有効成分の各種条件下における安定性」を示す表が掲載されているが，同表には「結晶性低下」「水分減少」「水分増加」という記載があることから，リバロ錠の有効成分ピタバスタチンカルシウム塩が結晶であること及び一定の水分を含有し，その水分量の維持が課題となっていることがわかる。そして，保存形態を「ポリエチレン製アルミラミネート袋」にした場合，３６か月（長期保存試験）又は６か月（加速試験）の保存期間において「変化なし」と記載されているから，安定である。また，乙１文献の３頁には「融点を示さずに分解した」と記載されている。そして，上記優先日当時，ピタバスタチンカルシウム塩について，結晶多形は存在しないと認識されていたところ，リバロ錠の製造開始当時に知られていた唯一の形態は結晶形態Ａである。そうすると，リバロ錠の原薬であるピタバスタチンカルシウム塩は結晶形態Ａに他ならない。
そして，結晶の存在がわかっていれば，当業者は，通常その結晶を確認するものであり，そのためにＸ線回折測定を実施してピークがみられる回折角を特定することは技術常識である。さらに乙３文献には１０．３％のピタビスタチンカルシウム塩が得られることが開示されており，構成要件Ｂの水分量は容易に想到できる。
そうすると，本件各結晶発明は，リバロ錠から，乙１文献の記載に基づいて容易に想到し得るものである。
したがって，本件各発明は，進歩性に欠け，特許法２９条２項により，特許を受けることができないから，本件各特許は，同法１２３条1項２号により無効にされるべきものである。
(2)本件各特許について，甲９発明と同一発明
甲９公報は，チバ特許の特許公報であるが，チバ特許の請求項１記載の発明は，本件結晶特許の各構成要件を満たすものであり，両者は同一である。そして，チバ特許は本件各特許の優先日（平成１５年１２月２６日）よりも前の同年２月１２日を優先日とするから，本件各発明は，特許法３９条１項により，特許を受けることができない。
したがって，本件各特許は，同法１２３条1項２号により無効とされるべきものである。
(3)本件各特許について，乙３公報による新規性又は進歩性欠如乙３公報のうち国際公開公報〔乙３の１〕は，本件各特許の優先日よりも前の平成１５年８月７日に頒布された。乙３広報の段落【０１３６】に記載された実験を，アクティブファーマ株式会社研究部所属のＡが追試した結果は平成２６年６月１６日付け「ピタバスタチンカルシウムの先行技術文献に基づく再現実験の結果報告書」と題する書面（乙６。以下「乙６報告書」という。）のとおりであり，本件結晶発明１の構成要件を全て満たす結晶が得られた（以下，乙６報告書に記載された追試を「乙６追試」という。）。そうすると，本件各結晶発明は，乙３発明と同一であるか，少なくとも，乙３公報の記載から容易に想到できる。
したがって，本件各発明は，新規性ないし進歩性を欠き，特許法２９条１項又は２項により特許を受けることができないから，本件各特許は，同法１２３条1項２号により無効とされるべきものである。(4)本件各特許について，明確性要件違反及びサポート要件違反本件各特許の特許請求の範囲には，構成要件Ｅの「融点」の定義がされていないから，本件各特許は不明確である。
また，本件各特許の明細書には，示差走査熱量測定の条件の記載がないため，同明細書の記載からは「示差走査熱量測定による融点９５℃を有しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶」の存在を確認することができず，構成要件Ｅは，発明の詳細な説明に記載されていない。
よって，本件各特許の特許請求の範囲の記載は，特許法第３６条６項１号及び同２号に規定する要件に違反するから，本件各特許は，同法１２３条１項４号により無効とされるべきである。
(5)本件方法特許について，補正要件違反
ア本件方法特許の出願当初の特許請求の範囲〔乙５の１の３〕における請求項１に記載された発明は，次のとおりであった。
「式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の保存方法であり，７～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有する結晶形態にて保存する方法。」
イまた，本件方法特許の出願当初の明細書〔乙５の１の２〕の発明の詳細な説明には，次のとおり記載されていた。
「本発明者らは，・・・水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，本発明を完成させた。」（段落【００１１】）「即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。」（段落【００１２】）
「１．式（１）
（省略）
で表される化合物であり，・・・３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶形態Ａ）。」（段落【００１３】）
ウその後，平成２４年９月２７日付手続補正書〔乙５の２〕による補正，同年１１月２８日付手続補正書〔乙５の４の２〕による補正，平成２５年３月８日付手続補正書〔乙５の６の２〕による補正があり，現在の特許請求の範囲の記載に至っている。


出願時に記載のあった相対強度の要件は，いずれの補正でも削除されており，本件方法発明の特許請求の範囲の補正は，「願書に最初に添付した明細書，出願時の特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてされたものではない。
エしたがって，本件方法特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件に違反した補正をした特許出願に対してされたものであるから，同法１２３条1項１号により無効とされるべきものである。
(6)本件方法特許について，分割要件違反
仮に，上記(5)の本件方法特許に係る補正が適法であったとしても，補正後の請求項１では，相対強度の要件が削除されており（構成要件Ｃ’），構成要件Ｃにおいて規定されていた相対強度の要件を満たさないものを発明の対象に含んでいる。
ところが，分割前の原出願である本件結晶特許の特許請求の範囲及び明細書の記載は，相対強度を不可欠の要件としている。
したがって，本件方法発明の分割出願は，特許法４４条１項の分割要件を満たさないものであって同条２項の規定の適用がないから，新規性や進歩性の判断は，分割出願時である平成２３年１１月２９日を基準に行うこととなる。
そして，上記分割出願時点では，原出願の出願公表公報（乙４の２。特表２００７－５１６９５２号公報，公表日平成１９年６月２８日）が公開されており，本件方法特許の内容が開示されている。
よって，本件方法特許は，新規性若しくは進歩性を欠く発明に対し，特許法２９条１項３号もしくは同条２項に違反してされたものであるから，同法１２３条１項２号により無効とされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)リバロ錠及び乙１文献による進歩性欠如につき乙1文献には，結晶形態Ａに関する具体的記載は存在しないし，リバロ錠の製造承認申請における審査報告〔乙２の３〕には，結晶形態Ａを得る方法や水分量が，化学的安定性に影響することの示唆もない。そして，リバロ錠は，製剤製造において，比較的高い温度で乾燥する工程を含むため含有水分が大幅に減少している。また，リバロ錠について，粉末Ｘ線回折測定を実施しても，結晶形態Ａを特定するピークは認められないから〔甲３９〕，リバロ錠を分析することによって，結晶形態Ａが使用されているか否かを知ることはできない。したがって，本件結晶発明が公然実施されたことはないし，また，リバロ錠及び乙１文献から本件各発明を容易に想到することはできない。
(2)甲９発明と同一発明につき
甲９公報に記載されているチバ特許の請求項1には，「結晶多形Ａ」と呼ばれる結晶の粉末Ｘ線回折測定におけるピークと水分量が記載されているだけであって，結晶多形Ａを取得する方法は記載されていない。また，本件結晶特許の結晶形態Ａと，チバ特許の結晶多形Ａは，構成要件Ｃ，Ｃ’の１５本の回折角にピークが確認される点は同じであるが，チバ特許の請求項１には，２０．８°付近のピーク強度を１００％とした場合の３０．２°付近のピークの相対強度が２５％より大きいことは記載されていない。そして，甲９公報に記載されたチバ特許の実施例の結晶多形Ａの「Ｘ線粉末回折図形」【図１】をみると，３０．２°付近の回折ピークの相対強度は，２５％を超えていない。
また，甲９公報において「結晶多形Ａ」の製造方法を記載している実施例（段落【００４５】）をみると，「示差走査熱量測定は，９５℃の融点を明らかにした。」と明記されており，「９５℃の融点」を有しないことを要件とする本件結晶発明の結晶形態Ａとは異なる。
そうすると，甲９公報に記載されたチバ特許の結晶多形Ａは，本件各発明の結晶形態Ａと同一ではない。
(3)乙３公報による新規性又は進歩性欠如につき
ア相違点について
乙３公報には，「１０．６％（ｗ／ｗ）の水を含む白色結晶性粉末」との記載があり，形式的には，本件各結晶発明の構成要件Ｂと一致するものの，「結晶性」が結晶を意味するのか不明である。
また，乙３公報には，構成要件Ｃの１５本の回折角のピークについて記載がないこと及び本件各結晶発明の構成要件Ｅの「９５°に融点がない」という点について記載がないことにおいて，乙３発明と本件各結晶発明は相違する。
イ被告らの追試について
被告らは，乙３発明を追試した結果であるとして乙６報告書を提出しているが，乙６追試は適正な追試ではない。すなわち，まず，①乙３公報では，塩化カルシウム溶液とピタバスタチンナトリウム塩溶液を混合する操作の条件につき，混合後の攪拌温度と時間のみが記載されているが，乙６追試では，析出時の温度，混合速度（滴下する成分の滴下速度），攪拌の強さなどの乙３公報に規定されていない条件を根拠なく用いている。そして，②乙３公報では，乾燥温度が２０ないし２５℃とされているものの，乾燥時間や減圧時の圧力は特定されていないところ，恒量に達するまでかなりの長時間乾燥するのが通常であり，また，水分量がコントロールされていたとは考えがたいにもかかわらず，乙６追試では，水分量をモニタリングしながら，水分量が１０．６％になるまで乾燥している。これは，本件各特許の明細書から，水分量の厳密な管理が重要であることの教示を得ない限り，行うはずがない実験方法である。
このように，乙６追試は，乙３公報に示されていない条件を付加して実施されており，追試として適切ではない。さらに，出発物質である「ピタバスタチンフリー体（酸型）」が，乙３公報の段落【０１２９】以下に説明されている方法で製造されているか否か不明である点においても，正確な追試とはいえない。
平成２２年８月２３日付け特許庁への刊行物提出書に添付された２０１０年（平成２２年）８月１９日付け実験報告書（甲４８。以下「甲４８報告書」という。）は，第三者が実施した乙３発明の追試であるが，この追試では，結晶形態Ａではなく，チバ結晶Ｅが生じており，実験条件によっては結晶形態Ａとはならないことがあり得ることを示している。ウ以上からすると，本件各特許は，乙３公報に照らし新規性を欠くとはいえないし，乙３公報の開示から当業者が容易に想到可能であるともいえないから，進歩性を欠くともいえない。
(4)明確性要件違反及びサポート要件違反につき
示差走査熱量測定による融点の測定方法は周知技術であるから，本件各特許の明細書の記載は不明確ではないし，サポートもされている。したがって，この点に関する被告らの主張は失当である。
(5)本件方法特許に関する補正要件違反につき


原告は，本件方法特許権を本件結晶特許権から分割出願した際，その請求項１には，本件結晶特許の請求項１と同じ１５本の回折角ピーク及び相対強度を記載していたが〔乙５の１の３〕，一回目の手続補正書（平成２４年９月２７日付け）〔乙５の２〕において，結晶形態Ａに特徴的である３本の回折角ピークのみを記載するものへと補正した。その後，原告は，特許庁の拒絶理由通知を受け，１５本の回折角ピークを記載するものへと戻す補正をしたが，相対強度の記載をしていないことについては，特許庁から何ら指摘がなかった。原告は，特許庁に提出した平成２５年３月８日付け意見書〔乙５の６の１〕に，「本願の親出願では，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶について，Ｘ線粉末回折における回折角（２θ）のピーク位置（パターン）とともに，特定の回折角（３０．１６°）のピーク強度（相対強度）もあわせて記載していましたが，元来，結晶の特定（差異）は，結晶格子の構造を反映する，Ｘ線粉末回折における回折角（２θ）のピーク位置（パターン）で規定すれば十分」である旨記載していたが，特許庁はこれが技術常識であると認めたのである。
技術常識によれば，結晶形の特定に重要なのは回折角のピーク位置であり，１０本以上のピーク位置が特定されれば，結晶形の同定は十分に可能である。他方，同一の結晶形であっても，製造条件や粉砕条件の相違により，ピークの相対強度が変動する。たとえば，織田寿久作成にかかる平成２６年８月８日付け「ピタバスタチンカルシウム塩（結晶Ａ）の粉砕による粉末Ｘ線回折の比較」と題する書面〔甲５３〕記載の結晶形態Ａを用いた実験においては，２０．６８°のピークの強度を１００％とした場合の３０．１６°のピークの相対強度について，未粉砕品では約１３％であったが，粉砕品では２５％であった。ところで，粉砕品は表面積が広く，水分量が不安定な性質を有する結晶形態Ａにおいては，保存上不利であり，未粉砕品の安定性は粉砕品より優れていると考えられるから，未粉砕の結晶に本件方法発明が適用できることは明らかである。また，未粉砕品でも開放状態では水分を失いやすく不安定であるから，本件方法発明を適用する必要性がある。したがって，補正により，本件方法特許の保存方法が，実施例記載の結晶とは，３０．１６°付近の相対強度が異なる状態の結晶形態Ａにも適用されるようにすることは，出願当初の明細書の記載と技術常識により当業者が容易に理解できることであるから，新規事項は導入されていない。以上の理由により，相対強度要件を削除した補正は，特許法１７条の２第３項の補正要件に反しない。
(6)本件方法特許に関する分割要件違反につき
結晶形の特定に重要なのはピーク位置であり，１０本以上のピーク位置が特定されれば結晶形の同定は十分に可能であるというのが技術常識である。他方，同一の結晶形においても，結晶粒子の大きさなどの外見形状が相違することなどにより，ピークの相対強度は変動するところ，未粉砕で，「３０．１６°のピークの相対強度が２５％を下回る」結晶粒子が，粉砕した場合よりも安定性が劣る理由はないから，このような未粉砕の結晶粒子についても，本件方法発明の方法が適用できることは，当業者に容易に理解できる。したがって，相対強度の要件を満たさない結晶に対する本件方法発明についても，分割前の原出願の特許請求の範囲及び明細書の記載に含まれていると当業者は理解できるから，本件方法特許に分割要件違反はない。６争点(3)（本件訂正による対抗主張の成否）について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正により，被告らの主張する無効理由のうち，前記５(3)[乙３公報による新規性又は進歩性欠如]の無効理由が解消される。すなわち，本件訂正は，本件結晶特許明細書記載の実施例の方法で製造した結晶形態Ａが，粉砕した状態で医薬品の原薬として十分な安定性を示すという特徴を明確化したものであるが，本件訂正発明と乙３公報とは，①乙３公報の実施例の「結晶性粉末」が，粉砕された状態で安定性を保持するか否か不明である点，②乙３公報の実施例の方法では，１－フェニルエチルアミン，ｔｅｒｔ－ブチル－メチルエーテル若しくは塩酸又はそれによる分解物等が結晶形態Ａに混入する可能性があり，この不純物が安定性に影響する可能性がある点，及び③乙３公報には，実施例で得られたビタバスタチンカルシウムを原薬として使用することや粉砕することは記載されていない点において，相違する。
そして，乙３公報の実施例の追試により結晶形態Ａが得られたとしても，安定性試験を行うことなしに，本件訂正発明の安定性を容易に想到することはできない。また，水分量と結晶形態Ａの安定性を知らない当業者は，結晶形態Ａを不安定なものと認識するから，これを，より不安定であることが明らかな微粒子へと粉砕した上で安定性試験を試みる動機付けがない。そうすると，乙３公報と比較し，本件訂正発明の進歩性はより明らかである。なお，本件各結晶特許の明細書には，粉砕された結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折図が【図１】として，その保存安定性が【表１】として記載されていたから，本件各結晶発明は，粉砕された結晶形態Ａの発明であったのであり，本件訂正は適法である。
(2)この点に関して被告らは，本件訂正発明には，新たに，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由があると主張する。
しかし，当業者であれば，本件訂正発明に記載された「医薬品の原薬として安定性を保持する」について，技術常識に基づき，特別な保存手段を講じることなく，３年以上類縁物質（分解物）の総量が１．０％以下に保たれることを意味すると理解するから，明確性要件違反はない。また，本件結晶特許明細書に開示された方法により製造された結晶形態Ａは，同明細書の段落【０００９】の【表１】に示されたとおり，非常に高純度であり，また，水分量を一定範囲に維持することによって高い安定性を有するから，不純物などの影響を受けていない結晶形態Ａは，医薬品の原薬として安定性を有する。すなわち，本件結晶特許明細書の開示によれば，本件各結晶発明の課題が，粉末Ｘ線回折測定のデータと水分量によって特定された結晶形態Ａの本来の性質によって解決されることを理解することができる。したがって，サポート要件違反もない。
〔被告らの主張〕
(1)乙３発明を追試した結果（乙６追試）によれば，本件各結晶特許が規定する結晶形態Ａが得られ，その安定性は良好であった〔乙６，９〕。これは，本件訂正発明の結晶形態に他ならない。
そうすると，本件訂正発明は，乙３公報との相違点を生じることにはならない。


この点に関して原告は，粉末Ｘ線回折パターンが同じであっても，製造方法によって安定なものと不安定なものがあるところ，本件訂正により安定なものに限定した旨の主張をするが，本件訂正発明は，「物」の発明であるし，特定の不純物の有無を要件とするものでもないから，原告の主張は失当であり，進歩性欠如の無効理由は解消されない。
さらに，本件結晶特許明細書の段落【００３３】には，粉砕された状態で粉末Ｘ線回折測定をした旨の記載はない。仮に粉砕によって物が変わるのであれば，訂正の前後で発明の対象が異なることとなるから，本件訂正は不適法である。
(2)本件訂正発明には，新たに，①明確性要件違反及び②サポート要件違反という特許法３６条６項１号，２号所定の無効理由がある。すなわち，本件訂正発明の「医薬品の原薬として安定性を保持する」という発明特定事項は不明確である。また，本件訂正発明は，達成すべき結果のみを記載することで課題を解決しようとするものであって，その課題を解決するための手段である，実施例１に記載される特定の方法で製造されたピタバスタチンカルシウム塩の結晶であることが特許を受けようとする発明の発明特定事項として記載されていない。そして，出願時の技術常識を参酌しても，実施例１で製造されたピタバスタチンカルシウム塩の結晶以外に，どのような結晶であれば，当該発明の課題を解決できるといえるのか，当業者に理解できるように発明の詳細な説明に記載されていない。
第４当裁判所の判断
１本件各発明の概要
(1)本件結晶特許明細書等の発明の詳細な説明には，次の記載がある。〔甲２
の１〕
・「本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍ    ｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びこの該化合物と医薬的に許容し得る担体を含有する医薬組成物に関するものである。」（段落【０００１】）
・「詳細には，５～１５％（Ｗ／Ｗ）の水分を含有することを特徴とし，安定性などの面から医薬品原薬として有用な結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関する。」（段落【０００２】）・「医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶（以下，結晶性形態Ａともいう。））に，一般的に行なわれるような乾燥を実施すると，乾燥前は，図１で示すような粉末Ｘ線回折図示したものが，水分が４％以下になったところで図２に示すようにアモルファスに近い状態まで結晶性が低下することが判明した。さらに，アモルファス化したピタバスタチンカルシウムは表１に示す如く，保存中の安定性が極めて悪くなることも明らかとなった。」（段落【０００８】）・【表１】
・「本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することであり，さらに工業的大量製造を可能にすることである。」（段落【０００９】）・「本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，本発明を完成させた。」（段落【００１０】）
・「結晶形態Ａ以外の２種類を結晶形態Ｂ及び結晶形態Ｃと略記するが，これらはいずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。これらは，ろ過性が悪く，厳密な乾燥条件が必要であり（乾燥中の結晶形転移），ＮａＣｌなどの無機物が混入する危険性を有し，更に結晶形制御の再現性が必ずしも得られないことが明らかであった。したがって，工業的製造法の観点からは欠点が多く，医薬品の原薬としては結晶形態Ａが最も優れている。」（段落【００１４】）・「結晶性形態Ａのピタバスタチンカルシウムは，その粉末Ｘ線回折パターンによって特徴付けることができる。
────────────────────────────────回折角（２θ）   ｄ－面間隔         相対強度（°）                 （＞２５％）────────────────────────────────４．９６        １７．７９９９         ３５．９６．７２        １３．１４２３         ５５．１９．０８          ９．７３１４         ３３．３１０．４０        ８．４９９１         ３４．８１０．８８        ８．１２４８         ２７．３１３．２０        ６．７０２０         ２７．８１３．６０        ６．５０５３         ４８．８１３．９６        ６．３３８７         ６０．０１８．３２        ４．８３８６         ５６．７２０．６８         ４．２９１５         １００．０２１．５２        ４．１２５９         ５７．４２３．６４        ３．７６０４         ４１．３２４．１２         ３．６８６６         ４５．０２７．００        ３．２９９６         ２８．５３０．１６        ２．９６０７         ３０．６────────────────────────────────
装置


粉末Ｘ線回折測定装置：ＭＸＬａｂｏ（マックサイエンス製），線源：Ｃｕ，波長：１．５４０５６Ａ，ゴニオメータ：縦型ゴニオメータ，モノクロメータ：使用，補助装置：なし，管電圧：５０．０Ｋｖ，管電流：
３０．０ｍＡ
測定方法：測定前に，シリコン（標準物質）を用いてＸ－線管アラインメントを検査する。試料約１００ｍｇをガラス試料板にのせ平坦にした後，以下の条件にて測定する。
データ範囲：３．０４００～４０．００００ｄｅｇ，
データ点数：９２５，
スキャン軸：２θ／θ，θ軸角度：設定なし，
サンプリング間隔：０．０４００ｄｅｇ，
スキャン速度：４．８００ｄｅｇ／ｍｉｎ」（段落【００１６】）
・【化８】
（段落【００３１】）
・「２．７１ｋｇ（６．０３ｍｏｌ）の化合物（５）を，５０ｋｇのエタノールに撹拌しながら溶解し，均一溶液であることを確認した上で，５８．５ｋｇの水を加えた。－３～３℃に冷却した後，２ｍｏｌ／リットル（Ｌ）水酸化ナトリウム水溶液の３．３７Ｌを滴下した後，続けて同温度で３時間撹拌し，加水分解反応を完結させた。全量の水酸化ナトリウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。」（段落【００３２】）
・「反応混合物を減圧下に蒸留して溶媒を留去し，５２．２ｋｇのエタノール／水を除去後，内温を１０～２０℃に調整した。得られた濃縮液中に，別途調製しておいた塩化カルシウム水溶液（９５％ＣａＣｌ２７７５ｇ／水３９．３ｋｇ，６．６３ｍｏｌ）を２時間かけて滴下した。全量の塩化カルシウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。滴下終了後，同温度で１２時間撹拌を継続し，析出した結晶を濾取した。結晶を７２．３ｋｇの水で洗浄後，乾燥器内で減圧下４０℃にて，品温に注意しながら，水分値が１０％になるまで乾燥することにより，２．８０ｋｇ（収率９５％）のピタバスタチンカルシウムを白色の結晶として得た。
粉末Ｘ線回折を測定して，この結晶が結晶形態Ａであることを確認した。」
（段落【００３３】）
・「【図１】水分値が８．７８％である結晶性形態Ａの粉末Ｘ線回折図である。」
・「【図２】図１で使用した結晶を乾燥し，水分値を３．７６％とした際の粉末Ｘ線回折図である。」
【図１】                 【図２】
（段落【００３５】）
(2)本件方法特許明細書等の発明の詳細な説明には次の記載がある。〔甲２の
２〕
・「本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法に関するものである。」（段落【０００１】）
・「医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。
本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を安定的に保存する方法を提供することにある。」（段落【０００８】）
・「本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，この結晶性原薬を安定的に保存する方法として，本発明を完成させた。」（段落【０００９】）
(3)本件各特許明細書等の記載によれば，医薬品の原薬は，安定な結晶形態を有することが望ましいところ，従来のピタスタチンカルシウムの製造法においては，安定な水分値や結晶形に関する記載がなかったことから，本件各発明は，ピタバスタチンカルシウム塩に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで安定性が向上すること及びピタバスタチンカルシウム塩の３つの結晶形態（結晶形態Ａ，Ｂ，Ｃ）のうち，結晶形態Ａが最も医薬品の原薬として好ましいことを見いだしたもので，本件各結晶発明は，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供し，また，工業的大量製造を可能とするものであること及び本件方法発明は，同原薬を安定的に保存する方法を提供するものであることが認められる。
２争点(2)（本件各特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か）
について
事案に鑑み，争点(2)ウ，オ及びカについて判断する。(1)争点(2)ウ（本件各特許に関する乙３公報による新規性又は進歩性欠如）に
ついて
ア乙３発明の内容
(ｱ)乙３公報には，次の各記載がある。


・「別法として，（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸およびそのカルシウム塩は，それぞれ，以下のようにして製造し得る：（以下略）」（段落【０１３５】）・「カルシウム塩形成のために，該酸（２.５５g，６.０５ミリモル）を水（４０．５ｍＬ）に懸濁し，水酸化ナトリウム（０.２６０g，６.５ミリモル）を加えて，相当するナトリウム塩の澄明な溶液を得る。水（２ｍＬ）中塩化カルシウム(０.３９９g，３.４９ミリモル）の溶液をナトリウム塩の溶液に滴下する。塩化カルシウムの添加後，直ちに懸濁液が形成される。懸濁液は２０～２５℃で４時間，１５～１７℃で２時間，攪拌する。生成物を濾過単離し，濾過ケーキを冷水で洗い，２０～２５℃で減圧下乾燥して（Ｅ）－（３Ｒ,５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３,５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸カルシウム塩を，１０．６%（ｗ／ｗ）の水を含む白色結晶性粉末として得る。［α］Ｄ２０＝＋２２.９２°（１:１アセトニトリル／水，Ｃ＝１）。Ｘ線解析は結晶変形Ａの存在を明らかにした。（以下略）」（段落【０１３６】）(ｲ)上記からすると，乙３公報の段落【０１３６】の「該酸」は，段落【０１３５】で説明されている「（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸」を指すことが明らかである。そうすると，乙３公報の段落【０１３６】には，次の内容の発明（乙３発明）が記載されているといえる。
「（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸を水に懸濁し，水酸化ナトリウムを加えて，相当するナトリウム塩の溶液を得，水中塩化カルシウムの溶液を，上記ナトリウム塩の溶液に滴下し，形成された懸濁液を２０～２５℃で４時間，１５～１７℃で２時間撹拌し，生成物を濾過単離し，濾過ケーキを冷水で洗い，２０～２５℃で減圧下乾燥して得られた１０．６％（ｗ／ｗ）の水を含む（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸カルシウム塩の白色結晶性粉末。」
なお，乙３公報の段落【０１３１】，【０１３２】において，「（Ｅ）－（３Ｒ，５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－イル］－３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸カルシウム塩」は，式（１）の構造式で表されるものとされており，ピタバスタチンカルシウム塩と同義である。
イ本件各結晶発明と乙３発明との対比
(ｱ)上記アのとおり，乙３発明は，１０．６％（ｗ/ｗ）の水分を含む式（１）で表される化合物であるピタバスタチンカルシウム塩の結晶性粉末であり，結晶性粉末は，結晶からなる粉末を意味するというべきであるから，本件各結晶発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｄは，乙３発明と一致する。(ｲ)本件各結晶発明は，乙３発明と次の点で相違する。
①相違点ａ
本件各結晶発明は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有する」（構成要件Ｃ）のに対し，乙３公報の段落【０１３６】には，「Ｘ線解析は結晶変形Ａの存在を明らかにした。」と記載されており，乙３発明の結晶について，どのような回折角（２θ）にピークがみられるのか不明であり，また，仮に上記構成要件Ｃの回折角においてピークがみられたとしても，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の３０．１６°の回折角（２θ）の相対強度が
不明である点
②相違点ｂ
本件各結晶発明は，「示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く」（構成要件Ｅ）のに対し，乙３発明では，結晶の融点が
不明である点
③相違点ｃ
本件結晶発明２は，「請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする」「医薬組成物」（構成要件Ｆ，Ｇ）であるが，乙３発明は，医薬組成物であることは要件とはされて
いない点
ウ新規性及び進歩性の判断
(ｱ)相違点ａ及びｂについて


被告らは，乙３公報の段落【０１３６】に記載された実験を，アクティブファーマ株式会社研究部が追試した結果を記載したものとして，乙６報告書を提出したが，そこに記載された乙６追試では，３回の追試が行われているところ，これらの追試により得られた結晶について粉末Ｘ線回折測定をした結果，構成要件Ｃの回折角に対応するとみられる１５の回折角においてピークが観測され，その回折角はいずれも，構成要件Ｃの１５の回折角と，±０．２°の範囲で一致した〔表５〕。なお，結晶を同定するための粉末Ｘ線回折測定におけるピークの回折角は，±０．２°の範囲にあれば，同一の回折角のピークであることを否定する理由がないことは，当事者間に争いがない。そして，乙６追試における粉末Ｘ線回折測定において観測された２０．６８°に相当する回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の，３０．１６°に相当する回折角（２θ）の相対強度は，３４％，３０％，２５％であり，いずれも２５％以上であった〔表６〕。さらに，乙６追試により得られた結晶の融点は，８４．８℃，７８．５℃，７８．０℃であったから〔図４，５，６〕，同結晶の融点は，９５℃ではなかった。
そうすると，乙６追試が，本件結晶特許の出願時の技術常識に従ったものであれば，本件結晶発明１は乙３公報に記載されているに等しいということができる。
(ｲ)乙６追試では，「（Ｅ）-３（Ｒ）-５（Ｓ）-ジヒドロキシ-７-［４’-（４”-フルオロフェニル）-２’-シクロプロピルキノリン-３’-イル］ヘプト-６-エン酸」２．５５ｇを，水４０．５ｍｌに懸濁し，水酸化ナトリウム０．２６０ｇを加えて，相当するナトリウム塩の澄明な溶液を得，水２ｍｌ中無水塩化カルシウム０．３９９ｇの溶液を，３分間又は３６分間で滴下し，直ちに２０ないし２５℃で４時間，１５ないし１７℃で２時間撹拌し，生成物を濾過単離し，濾過ケーキを冷水で洗い，２０ないし２５℃で減圧下乾燥して白色結晶性粉末を得るという方法がとられた。塩化カルシウム水溶液の滴下時間を３分として２度，３６分として１度の実験が行われ，乙３公報の段落【０１３６】に明確な記載がされていない温度及び圧力条件は，第１６改正日本薬局方通則に則って実施された〔乙６〕。
(ｳ)乙６追試の条件の適切性
乙３公報の段落【０１３６】には前記ア(ｱ)のとおりの記載があるが，乙３公報には，塩化カルシウム水溶液の滴下時間及び乾燥条件が開示されていない。そこで，以下，乙６追試における上記各条件の選択が技術常識に従ったものといえるか検討する。
①滴下時間について
証拠〔甲４９の１・２〕によれば，結晶化の実験を行うに当たり，当業者は，当然に滴下時間の検討をすると認められるから〔甲４９の１：４３５頁，甲４９の２：３３頁〕，乙３発明の追試をする場合に，乙３発明の結晶が得られるよう試行錯誤して滴下時間を決定することは当業者が通常行うべきことである。
そして，乙６追試において，滴下時間を３分又は３６分としたことは，当該分野の技術常識からみて，不自然に長時間又は短時間であるとは考えられず，適切というべきである。また，乙６追試において，滴下時間を３分とした場合と３６分とした場合のいずれにおいても，同一とみられる結晶が得られていることから，滴下時間が３分であるか３６分であるかは，得られる結晶形に影響を与えないものであるといえ，当該事実も，乙６追試で採用された滴下時間が適切であったことを裏付けるというべきである。
②乾燥条件について
この点に関して原告は，乙３公報に接した当業者は，恒量まで乾燥することが通常であり，乙６追試のように１０．６％で乾燥を止めることはないと主張する。
しかし，「医薬品の多形現象と晶析の化学」（芦澤一英編著，平成１４年９月２０日発行。甲４９の１：４３５頁）に，「結晶化の検討に際して，結晶水と付着水，溶媒和と残留溶媒，純度（不純物，無機物）と結晶形等基礎的検討を実施する。」と記載されていることからすると，結晶化実験において，水分量は基礎的な検討事項であると認められる。そうすると，乙３公報の段落【０１３６】に乾燥後の結晶の水分量が１０．６％である旨記載されている以上，乙３発明を追試しようとする当業者が，結晶が水和物結晶である可能性をも考慮しつつ，生成物の水分量をモニタリングして，温度や時間を調節し，水分量が１０．６％になるように乾燥させることは，当業者が通常行う試行錯誤の範囲の行為と認められる。
(ｴ)原告の主張について
この点に関して原告は，乙６追試が適切な追試ではないと主張し，甲４８報告書記載の乙３発明の追試ではチバ結晶Ｅが得られたこと及びＢ作成にかかる平成２６年９月３０日付け「特表２００５－５２０８１４記載の方法で合成したピタバスタチンカルシウム塩の安定性」と題する書面（甲６１。以下「甲６１報告書」という。）記載の乙３発明の追試では，安定ではない結晶形態Ａが得られたことを指摘する。しかし，甲４８報告書には，得られた白色結晶性粉末の水分量が８．０３％であったと記載されており，乙３発明の水分量（１０．６％）とは相当程度に異なるから，甲４８報告書記載の追試が，適切な条件で行われたと認めるに足りない。そして，甲６１報告書記載の追試によって得られた結晶は，粉末Ｘ線回折測定の結果，本件結晶発明１の構成要件Ｃの１５本の回折角と±０．０４°以内で一致する回折角においてピークが観測され，さらには，２０．７°付近のピークの強度を１００％とした場合の３０．２°付近の相対強度が２８％であったから，むしろ，甲６１報告書は，乙３発明が，本件結晶発明１と同一であることを裏付けるものであるというべきである。なお，安定性は，本件結晶発明１の構成要件ではないから，乙３発明の追試により得られた結晶が安定性を欠いていたとしても，乙３発明と本件結晶発明１の同一性を否定することはできない。
(ｵ)そして，原告の主張するその余の点を考慮しても，乙６追試に，乙３発明の追試として不適切な点があることはうかがえない。そうすると，乙６追試は，乙３発明を，技術常識を参酌して追試した結果を示していると認めるのが相当である。
(ｶ)本件結晶発明１の新規性
以上によれば，本件結晶発明１は，乙３公報に記載されているに等しい事項というべきであるから，特許法２９条１項３号により，特許を受けることができない。
(ｷ)相違点ｃについて


次に，本件結晶発明２について検討するに，本件結晶発明２は，乙３発明とは，相違点ｃの点で相違するから，乙３公報に照らし，新規性を欠くとまではいえない。
しかし，乙３公報は，段落【０００１】において，乙３公報記載の発明が「エナンチオマーとして純粋なＨＭＧ―ＣｏＡ還元酵素阻害剤の製造法，製造工程，および新規中間体に関する」ものであるとした上で，段落【０００４】に「好適なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤はすでに市場に出された薬剤であり，最も好ましいのは，［中略］ピタバスタチン，とりわけそのカルシウム塩」という記載があるから，技術常識に照らし，乙３公報から，当業者が，乙３発明の結晶を含有する医薬組成物を製造することは容易に発明することができたと認めるのが相当である。したがって，本件結晶発明２は，進歩性が欠如しているというべきであり，特許法２９条２項により，特許を受けることができない。
エ本件方法発明について
(ｱ)本件方法発明は，構成要件Ｂ，Ａ，Ｄにおいて，乙３発明と一致するが，次の相違点がある。
①相違点ａ’
本件方法発明は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有」する（構成要件Ｃ’）のに対し，乙３公報の段落【０１３６】では，「Ｘ線解析は結晶変形Ａの存在を明らかにした。」と記載されているのみであり，乙３発明の結晶が，どのような回折角（２θ）にピークを有
するか不明である点
②相違点ｂ
本件方法発明は，その対象となる結晶として「示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く」（構成要件Ｅ）のに対し，乙３
発明では，結晶の融点が不明である点
③相違点ｄ
本件方法発明は，「その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特徴とする」「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」（構成要件Ｈ，Ｉ）であるが，乙３発明では，そのよ
うな特定はされていない点
(ｲ)容易想到性の判断
相違点ａ’及びｂは，前記ウのとおり，乙３発明の適切な追試である乙６追試により得られた結晶においても見られる特徴である。そして，相違点ｄについては，化合物の保存を密栓したビンなどの容器中の気密条件下で行うことは，化合物に係る技術分野における技術常識といえるところ，乙３発明の１０．６重量％の水分を含む結晶性粉末を上記のような気密条件下で保存した場合には，含有水分量はほとんど変化しないと考えられる。
そうすると，当業者であれば，乙３発明の結晶の含有水分を，４重量％より多く，１５重量％以下の水分の範囲に維持することは，容易に想到できるといえる。
したがって，本件方法発明は，当業者が，乙３発明に基づいて容易に発明をすることができたというべきであるから，特許法２９条２項により，特許を受けることができない。
(2)争点(2)オ（本件方法特許に関する補正要件違反）についてア本件方法特許の出願当初，特許請求の範囲における請求項１に記載された発明は次のとおりであった〔乙５の１の３〕。
「式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の保存方法であり，７～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有する結晶形態にて保存する方法。」
イ原告は，その後，補正により構成要件Ｃの相対強度の発明特定事項を削除し，次のとおりの請求項１として特許（本件方法特許）を受けた。「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。」
ウ上記ア及びイからすると，本件方法特許の出願当初は，保存方法の対象となる結晶について，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の３０．１６°の回折角ピークの相対強度が２５％よりも大きなもののみとしていたにもかかわらず，上記イの補正により，上記相対強度が２５％以下のものを含むものへと拡大されたものと認められる。そして，出願当初の特許請求の範囲，明細書及び図面には，構成要件Ｃの相対強度の発明特定事項を満たさない結晶形態であっても安定に保存できることについての記載はない。


そうすると，上記イの補正は，新たな技術的事項を導入するものであって，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反するから，本件方法特許は，同法１２３条1項１号により無効とされるべきものである。(3)争点(2)カ（本件方法特許に関する分割要件違反）について特許出願が特許法４４条１項に従って適法に分割出願されたときは，新たな特許出願は，もとの特許出願の時にしたものとみなされる（特許法４４条１項）。そして，本件方法特許は，本件結晶特許の分割出願であるところ，上記(2)のとおり，構成要件Ｃの相対強度の発明特定事項を削除する補正をしたことによって，新たな技術的事項を導入するものとなったから，適法に分割出願がされたということができない。そうすると，本件方法特許について，もとの特許である本件結晶特許の出願日に出願したとみなすことができないから，本件方法特許の出願日は，分割出願がされた平成２３年１１月２９日である。
そして，本件方法発明は，保存方法の対象となる結晶の態様として，構成要件Ｃの相対強度が特定された結晶を含むものであって，そのような結晶の保存方法は，本件結晶特許権の出願の公報に記載されており，平成１７年７月１４日に国際公開されている〔乙４の２〕。そうすると，本件方法発明は，特許出願前に，日本国内又は外国において，頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明にあたるから，特許法２９条１項３号により特許を受けることができない。
(4)小括
以上のとおり，本件各特許は，いずれも，乙３公報により新規性又は進歩性を欠くものであり，また，本件方法特許は，補正要件に違反し，さらに，分割要件に違反するものであって新規性を欠くものである。３争点(3)（本件訂正による対抗主張の成否）について(1)原告は，本件結晶特許権に係る無効審判（無効２０１３－８００２１１）において，訂正請求をしており，本件訂正により前記２(1)の無効理由が解消されると主張しているので，以下検討する。
(2)本件訂正の適法性
ア本件訂正は，本件結晶特許権の請求項１に，構成要件Ｘ「７～１３％の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持する」を追加し（以下「訂正事項１」という。），構成要件Ｄに，「粉砕された」を挿入して（以下「訂正事項２」という。），構成要件Ｄ’「粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩」とするものである。
イ訂正事項１について
本件結晶特許権の出願当初の明細書，特許請求の範囲又は図面（乙４の１の２・３。以下「本件出願当初明細書等」という。）には，「原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。（中略）ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましい」（段落【００１０】），「医薬品の原薬としては結晶形態Ａが最も優れている」（段落【００１４】）と記載されていることからすると，「結晶形態Ａ」は，医薬の原薬に適した安定性を有するものであると認められる。そして，本件出願当初明細書等には，結晶の「水分値は，最終的に５～１５％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは７～１５％（Ｗ／Ｗ），より好ましくは７～１３％（Ｗ／Ｗ），最も好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。」（段落【００２３】）と記載されていることからすると，結晶形態Ａを安定に保持するには，その水分を７～１３％に調製する必要があると認められる。よって，結晶形態Ａが「７～１３％の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持する」（構成要件Ｘ）という性質を有することは，本件出願当初明細書等の記載から導き出すことができる。
ウ訂正事項２について
(ｱ)本件出願当初明細書等には，「得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。」（段落【００２３】）と記載されているが，そのほかに「粉砕」に関する記載はなく，実施例１で得られた結晶形態Ａが粉砕されたものである旨の記載はないし，【表１】及び【図１】に示された結晶形態Ａが粉砕されたものであることの記載もない。
(ｲ)そして，証拠〔甲５２，５３〕によれば，結晶を粉砕すると，粉末Ｘ線回折測定における相対強度が影響を受けることが認められるから〔甲５２：Ｂ－３７９頁，甲５３〕，粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩の結晶が構成要件Ｃの相対強度に係る要件を満たすものであることについて，本件出願当初明細書等から導くことができるとはいえない。(ｳ)そうすると，本件出願当初明細書等には，「粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩」については記載されているといえても，訂正後の請求項１の「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶」であって，かつ，「粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩」について記載されているということはできない。(ｴ)そして，その余の本件出願当初明細書等のすべての記載を総合しても，訂正事項２に係る技術的事項を導くことができるということはできない。エしたがって，本件訂正は，特許法１３４条の２第９項の準用する同法１２６条５項所定の要件を満たさないから，訂正は認められない。
(3)本件訂正により無効理由が解消するか


平成２５年１０月３０日判決言渡
平成２５年（ネ）第１００４６号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２２年（ワ）第３１７５９号）
口頭弁論終結日平成２５年９月１８日
判                    決
控訴人              株式会   社キャ   ッチス   ター
訴訟代理人弁護士            山
      行      造
同                          福      井      富      男被控訴   人            日本放   送協会訴訟代理人弁護士            梅      田      康      宏同                          秀              桜      子被控訴   人            株式会社ＮＨＫエンタープライズ被控訴   人            株式会社エヌエイチケイプロモーション訴訟代理人弁護士            内      藤              滋上記３名訴訟代理人弁護士    宮      川      勝      之同                          髙      木      裕      康同                          前      岨              博同                          中      村      繁      史
主                    文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して１億円及びこれに対する平成１９年８月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２被控訴人
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，控訴人が，被控訴人らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装，ドラマセット等を展示し，関連グッズを販売して，控訴人の上記小道具等の著作権（展示権及び複製権）を侵害したと主張して，被控訴人らに対し，不法行為に基づき，損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し，控訴人が上記の裁判を求めて控訴しているものである。
２前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１ないし３記載のとおりであるから，これを引用する（以下，原判決を引用する場合は，「原告」を「控訴人」と，「被告」を「被控訴人」と，それぞれ読み替える。）。(1)原判決３頁４行目ないし５行目の「「ＭＢＣドラマ「大長今」共同事業契約書」」の次に「（以下「本件共同事業契約書」という。）」を加える。(2)原判決６頁１６行目冒頭に「被控訴人らは，平成１７年９月当時，本件共同事業契約の内容を承知していたアジア通信社株式会社（以下「ＡＩＳＣ」という。）のAを通じて，本件共同事業契約の内容を十分に理解していた。実際に，」を加える。
(3)原判決６頁２１行目冒頭から同頁２４行目末尾までを次のとおり改める。
「また，被控訴人ＮＥＰの開発推進部長B（以下「B」という。）は，平成１７年１２月８日，ＡＩＳＣのAから本件共同事業契約書の重要部分の日本語訳を受け取り，控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等の著作権を譲り受けたとの説明を受け，また，同日午後，ＭＢＣＡのC部長（以下「C」という。）からも同様の説明を受け，控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等の著作権を譲り受けたことを理解していた。さらに，被控訴人ＮＥＰ及び被控訴人ＮＰＳ（以下「被控訴人ＮＥＰら」という。）が平成１８年３月初旬に作成した本件展覧会に関する協約書案（甲４の１。以下「本件協約書草案」という。）において，控訴人はＡＩＳＣとともに契約当事者であって，本件展覧会開催について許諾権者として記載されていたことからすると，被控訴人らは，遅くともこのころには，控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等の著作権を譲り受けたことを認識していた。さらにまた，被控訴人ＮＥＰらは，本件協約締結後も，控訴人と折衝を重ねており，同年５月ころまでは，本件共同事業契約の有効性を認め，控訴人の許諾を得て本件展覧会の開催を継続する意向をもって，控訴人と交渉していた。」(4)原判決７頁１３行目ないし１４行目の「同エイアイエスシー株式会社（以下「訴外ＡＩＳＣ」という。）」を「ＡＩＳＣ」と改める。(5)原判決７頁１７行目冒頭から同頁１８行目末尾までを次のとおり改める。
「被控訴人ＮＥＰらが，平成１８年４月７日の本件協約締結時において，控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等の著作権を譲り受けたとの認識を全く持っていなかったことについては，本件協約書草案において，控訴人に著作権があることについて何らの記載もないこと，控訴人が平成１８年４月２０日に被控訴人ＮＥＰらに宛てた「不法行事開催禁止請求」（甲３３の１）においても，控訴人に著作権があるとは記載されていないこと，被控訴人ＮＥＰのDが控訴人代表者に宛てた平成１８年５月３０日以降のＥメール（甲３６の１・３，３９の１）においても，控訴人が著作権を有していることを前提とした記述がないことからも明らかである。被控訴人ＮＥＰらは，本件展覧会の展示物の所有者であるＭＢＣＡとの間で展示物の借用等について交渉した結果，ＭＢＣＡの意向により被控訴人ＮＥＰらとＭＢＣＡの３者で本件協約を締結したものである。被控訴人ＮＥＰらは，本件協約締結時において，控訴人が本件小道具等について著作権を譲り受けたことを知らなかったのであるから，控訴人が著作権譲渡の対抗要件を具備しないことについて何らの落ち度もなく，控訴人に対する特段の害意や図利目的もないし，そもそも控訴人は被控訴人ＮＥＰらとＭＢＣＡとの３者で本件協約を締結することを了解していたのであるから，被控訴人ＮＥＰらが控訴人の著作権の移転登録の欠缼を主張することは何ら信義に反しない。
また，被控訴人ＮＨＫについては，被控訴人ＮＥＰらと控訴人との交渉の詳細については知らなかったのであり，控訴人に対する特段の害意や図利目的など持ちようもない。


したがって，被控訴人らが背信的悪意者に該当しないことは明らかである。」
第３当裁判所の判断
当裁判所も，被控訴人らは背信的悪意者には当たらないから，控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第３の１及び２記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決１１頁１行目の「ＭＢＣＡから」を「各展示品の所有者であるＭＢＣＡから」と改める。
(2)原判決１１頁１３行目末尾に「その理由は次のとおりである。」を加え，同頁１４行目冒頭から同頁２１行目の「また，」までを次のとおり改める。
「イ控訴人は，被控訴人らは，①平成１７年１０月３０日ころには，ＡＩＳＣのAを通じて本件共同事業契約の内容を十分に理解していた，②被控訴人ＮＥＰのBが，平成１７年１２月８日にＡＩＳＣの   Aから本件共同事業契約書の重要部分の日本語訳を受け取り，控訴人が本件小道具等の著作権を譲り受けているとの説明を受け，また，同日午後ＭＢＣＡのCからも同様の説明を受け，これにより控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等の著作権を譲り受けたことを理解した，③平成１８年３月初旬ころに，ＭＢＣＡと並んで控訴人も許諾権者の１人とする本件協約書草案を作成しており，控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等の著作権を譲り受けたことを認識していたから，いずれかの時点においてＭＢＣＡから控訴人へ本件小道具等の著作権が譲渡されたことについて悪意であり，また，④控訴人がその後本件展覧会の中止等を求めたにもかかわらず，これに応じなかったのであるから，被控訴人らは背信的悪意者に当たる旨主張する。
しかし，上記①については，証拠(甲３８の１・２)によれば，ＡＩＳＣが控訴人との間で交わした平成１７年１０月１４日付けの「ＭＢＣドラマ「大長今」共同事業契約書」と題する契約書には本件共同事業契約書の写しが添付されており，ＡＩＳＣのAが本件共同事業契約の内容を承知していたことは認められるものの，Aが被控訴人らに対し同契約の内容について説明をしたか否かは証拠上明らかであるとはいえず，上記事実から直ちに，被控訴人らが平成１７年１０月３０日ころまでにＡＩＳＣのAを通じて本件共同事業契約の内容を認識したことを認めるには足りず，また，控訴人代表者のパソコン日誌抜粋（甲３５の２）における記載からも，被控訴人ＮＥＰらが本件ファンミーティングの開催に当たり，ＭＢＣＡやＡＩＳＣを相手方として連絡を取り，その協力を得ていたことは認められるものの，ＭＢＣＡと控訴人及びＡＩＳＣとの間の内部的な法律関係は，契約当事者ではない被控訴人らにとってはおよそ明確ではなく，控訴人がＭＢＣＡと何らかの契約関係にあることは推測できたとしても，控訴人がＭＢＣＡから本件小道具等について著作権の譲渡を受けているなどということの説明を受けていたとの事実を認めることはできない。他に被控訴人らが平成１７年１０月３０日当時本件共同事業契約の内容を理解していたことを認めるに足りる客観的な証拠はない。
また，上記②については，控訴人代表者作成の陳述書（甲２０の１・２，甲３５の１）にその趣旨の記載があるものの，同代表者のパソコン日誌抜粋（甲３５の２）には，Bが本件共同事業契約書の日本語訳を受け取ったなどの記載はなく，他に上記②の事実を認めるに足りる客観的な証拠がないことからすると，上記各証拠から直ちに控訴人主張事実を認めることはできない。
さらに，上記③については，」
(3)原判決１１頁２３行目の「訴外会社」を「ＡＩＳＣ」と改め，同頁２４行目の「訴外」を削り，同頁２５行目の「協約書の草案」及び同１２頁４行目の「上記協約書の草案」をいずれも「本件協約書草案」と改め，同１１頁２５行目ないし２６行目の「平成２１年４月２０日ころから」を「平成１８年４月２０日ころから」と，同１２頁３行目の「本件展覧会を開催した」を「本件展覧会の開催を継続した」とそれぞれ改め，同頁８行目の「被告らが，」の次に「本件協約書草案の作成のころや，」を加える。(4)原判決１２頁１７行目冒頭から同頁２６行目末尾までを次のとおり改める。


「そして，証拠（乙３９ないし４１の各１・２）及び弁論の全趣旨によれば，ソウル高等法院は，平成２３年７月７日，控訴人のＭＢＣＡに対する本件共同事業契約違反による損害賠償請求事件について，ＭＢＣＡが平成１８年４月２７日と同年６月１日の２回にわたり，控訴人に対し，控訴人の商品売上高の精算報告義務違反を理由に本件共同事業契約を解除する旨の意思表示をしたこと，及び控訴人の同精算報告義務違反があったため，ＭＢＣＡによる同年６月１日の解除を有効と認めたこと，また，ＭＢＣＡが同年４月７日に控訴人を排除して被控訴人ＮＥＰらと本件協約を締結し，その頃開催された本件展覧会についてＭＢＣＡが単独で被控訴人ＮＥＰらから展示品の貸与料４０００万ウォンを受領したことについて，本件共同事業契約違反であることを認め，その金額から経費等を除いた１３６４万ウォンが，控訴人がＭＢＣＡの同契約違反により被った損害であるとして，ＭＢＣＡに対しその支払を命じた判決をし（なお，同判決では，本件小道具等に関する著作権侵害に基づく損害賠償請求については，本件小道具等について，著作物性を認める資料が不十分であるとか，著作物とは認められないなどの理由により，著作権侵害を理由とする損害賠償請求がすべて棄却されている。），同判決は，その後上告が棄却され確定したことが認められる。このように，ＭＢＣＡは，本件協約の締結の直後である平成１８年４月２７日には，控訴人の契約違反を理由として本件共同事業契約を解除する意思表示をしていること，及び，同年３月に作成された本件協約書草案では，控訴人とＡＩＳＣもＭＢＣＡと並んで許諾権者として記載されていたのに，本件協約ではＭＢＣＡのみが許諾権者とされたことなどからすると，ＭＢＣＡは，本件協約を締結するころには，控訴人の精算報告義務違反などの事情があったため，被控訴人ＮＥＰらに対し，本件共同事業契約の効力を否定し，控訴人が本件展覧会の開催に何らの権利もない旨を伝え，ＭＢＣＡのみを許諾権者として本件協約を締結することを強く勧めたことが推認される。これを被控訴人ＮＥＰらの立場からみると，ＭＢＣＡが本件小道具等について所有権のみならず，著作権等の何らかの権利が生じるとすればその権利をもともと有していたのであるから，ＭＢＣＡがその著作権等の権利を譲渡契約により第三者に対し移転しているかどうかは，著作権譲渡の移転登録などの公示手段が具備されていない限り，これを客観的に確認する手段がないのであり，ＭＢＣＡが同譲渡契約の効力を否定している場合には，被控訴人ＮＥＰらとしては，ＭＢＣＡを信頼して本件小道具等について本件協約を締結し，本件展覧会を開催したとしてもやむを得ないところである。
以上によれば，被控訴人らが，控訴人に本件小道具等の著作権があることを知りながら，ＭＢＣＡと共謀してこれを否定したと評価すべき事情も見いだし難いし，被控訴人らが控訴人の著作権の移転登録を妨げたといった事情も何ら窺えないのであって，被控訴人らについて，控訴人の著作権の移転登録の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情があるということはできない。よって，被控訴人らが背信的悪意者に当たるとの控訴人の主張は採用することができない。
なお，証拠（甲２１，３３の１，３６の１・３，３９の１・２）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人ＮＥＰらは，本件協約締結後の平成１８年４月下旬から同年７月上旬ころまでの間，ＭＢＣＡと控訴人との間に本件共同事業契約が存在することを前提として，控訴人との間で，本件展覧会に関して被控訴人ＮＥＰらが控訴人から許諾を受け，その対価として一定の金員を支払うことなどを内容とする契約を締結するために交渉を重ねていたこと，被控訴人ＮＥＰらがこれらの交渉をしたのは，控訴人との紛争を円満に解決するためであり，そのためにＭＢＣＡに対し支払う予定の金額の一部を控訴人に支払う趣旨の提案をしたものであるものの，ＭＢＣＡの同意が得られなかったことや，当時は本件共同事業契約の解除の有効性も明確ではなかったことから，交渉が不成立に終わったものであることが認められ，これらの本件協約締結後の経過を見ても，被控訴人らに控訴人の移転登録の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情があったものということはできない。」
(5)原判決１３頁１行目の「したがって，」の次に「仮に本件小道具等の全部ないし一部が著作物であると認められるとしても，」を加える。
第４結論
以上によれば，控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官          設      樂
      一


平成２３年７月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（行ケ）第１０３７１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年７月７日
判        決
原              告      株式会   社ティ   ラド
同訴訟代理人弁理士      窪田卓   美
被              告      株式会   社デン   ソー
同訴訟代理人弁理士      碓氷裕   彦
同                      伊藤高   順同                      井口亮   祉同                      大庭弘   貴
主        文
１特許庁が無効２０１０－８００００４号事件について平成２２年１１月２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文１項同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，被告の下記２の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許（甲８）
発明の名称：排気熱交換器
出願日：平成１９年７月１１日（特願２００７－１８２０５６号）優先権主張日：平成１８年７月１１日（特願２００６－１９０４２８号）
登録日：平成２１年１月９日
特許番号：第４２４０１３６号
(2)審判手続及び本件審決
審判請求日：平成２１年１２月２８日（無効２０１０－８００００４号）
審決日：平成２２年１１月２日
審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。
審決謄本送達日：平成２２年１１月１１日（原告に対する送達日）
２発明の要旨
本件審決が判断の対象とした発明は，特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された各発明（以下「本件発明１」ないし「本件発明３」といい，本件発明１ないし３を併せて「本件発明」という。また，本件特許に係る明細書（甲８）を「本件明細書」という。）であって，その要旨は，次のとおりである。文中の「／」は，原文の改行部分を指す。
【請求項１】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに，熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換器において，／内部を前記排気ガスが流れ，外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブと，／前記チューブ内に配置され，前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィンとを備え，／前記インナーフィンは，前記排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，／前記断面形状にて，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径をｄｅとし，前記切り起こし部の排気流れ方向での長さをＬとし，前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに，／前記フィンピッチの大きさが，／２＜ｆｐ≦１２（単位：㎜）／を満足する大きさであり，／前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，／ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：㎜）／ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：㎜）／７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：㎜），または／７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：㎜）／であって，／さらに，／Ｘ＝ｄｅ×Ｌ0.14／ｆｈ0.18としたときに，／前記相当円直径ｄｅおよび前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，前記粒子状物質が前記インナーフィンに堆積することを抑制するために，／１．１≦Ｘ≦４．３／を満足する大きさになってい
ることを特徴とする排気熱交換器
【請求項２】前記相当円直径および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さが，／１．２≦Ｘ≦３．９／を満足する大きさであることを特徴とする請求項１に記載
の排気熱交換器
【請求項３】前記相当円直径および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さが，／１．３≦Ｘ≦３．５／を満足する大きさであることを特徴とする請求項１に記載
の排気熱交換器
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，本件発明は，①本件明細書の特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明に記載したものではないとはいえず（特許法３６条６項１号），明確ではないともいえない（同項２号），②下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）に下記イないしオの各引用例に記載された事項を適用しても，当業者が容易に発明をすることができたものということはできない（同法２９条２項），というものである。
ア引用例１：国際公開第２００５／４０７０８号（特表２００７－５１０１１９号公報）（甲１）
イ引用例２：特開昭６２－５０９８号公報（甲２）ウ引用例３：実願平１－２９３９０号（実開平２－１２２９８３号）のマイク
ロフィルム（甲３）
エ引用例４：特開２００６－１０５５７７号公報（甲４，平成１８年４月２０日公開）
オ引用例５：特開２００４－７７０２４号公報（甲５）(2)本件審決が認定した引用発明並びに本件発明１と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。


ア引用発明：エンジンから来る排ガスと前記排ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排ガス熱交換器において，内部を前記排ガスが流れ，外部を前記冷却剤が流れる管と，管内に配置され，熱伝導の改良を可能にするフィン薄板とを備え，同フィン薄板は，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，構造体の縦ピッチをＬとし，横ピッチをＱとし，構造体高さをｈとしたときに，ｈは１㎜から５㎜，Ｌはｈの０．５倍から６倍，Ｑはｈの０．５倍から８倍，管内の流体
直径は０．５㎜から１０㎜である排ガス熱交換器
イ一致点：エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排気熱交換機において，内部を前記排気ガスが流れ，外部を前記冷却剤が流れるチューブと，前記チューブ内に配置され，前記排気ガスと前記冷却剤との間での熱交換を促進させるインナーフィンとを備え，前記インナーフェンは，略垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，前記断面形状にて，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに，前記フィンピッチの大きさが，２＜ｆｐ≦１２（単位：㎜）を満足する大きさである排気熱交換器ウ相違点１：本件発明１では，排気ガスを冷却する冷却剤が冷却水であるのに対して，引用発明では，冷却剤が冷却水であるか否か不明である点エ相違点２：本件発明１では，熱交換後の排気ガスをエンジン側へ流出するのに対して，引用発明では，そのような構成を備えているか否か不明である点オ相違点３：本件発明１では，チューブやインナーフィンがステンレス製であるのに対して，引用発明では，これらの材質が不明である点カ相違点４：本件発明１では，インナーフィンの排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が波形状であって，排気ガスの流れ方向に平行な方向で切り起こし部が切り起こされるのに対して，引用発明では，インナーフィンや切り起こし部と排気
ガスの流れ方向との関係が不明である点
キ相違点５：本件発明１では，断面形状にて，一方側と他方側のうちの同一側で隣り合う凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径をｄｅとし，切り起こし部の排気流れ方向での長さをＬとし，前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに，前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：㎜）（以下「条件１」という。），ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：㎜）（以下「条件２」という。），７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：㎜）（以下「条件３」という。），または，７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：㎜）（以下「条件４」という。）であって，さらに，Ｘ＝ｄｅ×Ｌ0.14／ｆｈ0.18としたときに，前記相当円直径ｄｅ及び前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになっているのに対して，引用発明では，ｆｐ，ｆｈについて記載されているものの，Ｌ，ｄｅ，Ｘについては不明であり，
前記のような条件を満たすか不明である点
４取消事由
(1)本件発明１に係る判断の誤り
ア本件明細書の記載要件に係る判断の誤り（取消事由１）
イ相違点５についての判断の誤り（取消事由２）
(2)本件発明２及び３に係る判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件明細書の記載要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件特許の請求項１には，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために，「１．１≦Ｘ≦４．３」の値を決定したと記載されている。しかしながら，Ｘの値と粒子状物質の堆積抑制とは全く無関係である。また，本件明細書には，両者の関係についての記載はなく，粒子状物質の堆積抑制の根拠に関する被告の主張は，本件特許出願後の意見書や本件審判手続の答弁書において初めて主張されたものである。
(2)本件審決は，本件明細書には粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制することと「１．１≦Ｘ≦４．３」とすることとの関係が明記されていないが，排気熱交換器の分野において，熱交換性能や圧力損失が排気熱交換器の性能に影響することは技術常識であり，排気熱交換器内部の粒子状物質の堆積状況が熱交換性能や圧力損失に影響を与えることも技術常識であるから，熱交換性能や圧力損失を考慮した指数であるρと関連するＸが粒子状物質の堆積と無関係であるとはいえず，Ｘの数値範囲を適切に限定すれば粒子状物質の堆積を抑制することができると判断するのが相当であるとして，「粒子状物質の堆積を抑制すること」と「１．１≦Ｘ≦４．３」の条件とは，直接的なつながりがないとはいえない旨説示する。なお，本件審決がいう「直接的なつながりがないとはいえない」は二重否定であるから，結局否定しないことと同じであり，「直接的なつながりがある」と解釈するのが相当である。


しかしながら，粒子状物質の堆積状況が原因で，熱交換性能や圧力損失に影響を与える結果をもたらしたとしても，熱交換性能の一つのρが，粒子状物質の堆積にどの程度影響を与えるかは未知数である。仮に，それが堆積に影響を与えたとしても，極めて小さいかもしれないし，ρだけが粒子状物質の堆積に影響を与えるものでもない。それにもかかわらず，本件審決は，熱交換性能や圧力損失を考慮した指数であるρと関連するＸの数値範囲を適切に限定すれば粒子状物質の堆積を抑制することができると断定しており，論理に飛躍がある。
(3)また，被告は，前記答弁書において，「粒子状物質の堆積を抑制すること」と「１．１≦Ｘ≦４．３」とのつながりは，次の①ないし③の手順で決定したと説明している。すなわち，①Ｋｅｒｎの円管汚れ堆積モデル式（以下「本件モデル式」という。）は，ｄδ／ｄｔ＝K1×ｃ×Ｗ－k2×ｖ２×δ（δ：堆積暑さ，ｔ：時間，K1，k2，：定数，ｃ：汚れの濃度，Ｗ：流量，ｖ：流速）で表されるところ，その意味するところは，円管の汚れを抑制するためには，単位時間あたりに円管に付着する汚れの付着量（K1×ｃ×Ｗ）を減らし，単位時間あたりに円管から剥離する剥離量（k2×ｖ２×δ）を増加させればよいというものである，②次に，本件モデル式の検討に基づき，オフセットフィンの設計に用いられるパラメータとして，排気ガスの流速ｖ，チューブ内を流通する排気ガス流れ方向に平行な面の面積及び切り起こし部のうち排気ガスの流れ方向と交差する面の面積に影響を及ぼすパラメータを抽出することとし，その結果，相当円直径ｄｅ，切り起こし部の排気流れ方向での長さＬ及びフィン高さｆｈというパラメータを抽出した，③さらに，相当円直径ｄｅの増加に伴って，ρ比は極大値（ピーク）を有するように変化し，フィンの高さｆｈの増加に伴って，ρ比に関係する圧力損失ΔPg比は減少するように変化し，切り起こし部の排気流れ方向での長さＬの増加に伴って，ρ比は低下するように変化することに着目し，抽出した切り起こし部の排気流れ方向での長さＬ，相当円直径ｄｅ，フィン高さｆｈといったパラメータが，オフセットフィンに堆積する粒子状物質の量にどのような影響を及ぼすかを評価する基本式として，Ｘ’＝ｄｅ×Ｌ／ｆｈを導入し，このパラメータＸ’から発展して，Ｘを求めた，というものである。しかしながら，本件審決が説示するように，「粒子状物質の堆積を抑制すること」と「１．１≦Ｘ≦４．３」の条件とに，直接的なつながりがあるとするには，両者が１対１に対応し，一方の「１．１≦Ｘ≦４．３」が他方の「粒子状物質の堆積を抑制すること」の必要十分条件でなければならないが，粒子状物質の堆積の主要因は，本件モデル式（ｄδ／ｄｔ＝K1×ｃ×Ｗ－k2×ｖ２×δ）から明らかなように，右辺第１項の汚れの堆積要素と右辺第２項の汚れの剥離要素との引き算である。それが，どうして，Ｘ’＝ｄｅ×Ｌ／ｆｈ及びＸ＝ｄｅ×Ｌ0.14/ｆｈ0.18でもよいのか，本件明細書には，本件審決にいう「直接的」な理由は全く記載されていない。また，被告は，前記②で，排気ガスの流速ｖ，チューブ内を流通する排気ガス流れ方向に平行な面の面積及び切り起こし部のうち排気ガスの流れ方向と交差する面の面積に影響を及ぼすパラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）の抽出を本件モデル式の検討に基づいて行ったとしているが，これらのパラメータと本件モデル式，あるいは，これらのパラメータと粒子状物質の堆積とが，直接どのように結びつくのか具体的な記載は全くない。さらに，被告の前記答弁書には，「パラメータＸ’の範囲を適切に決定することで，排気熱交換器全体として所望のρ比以上とすることができる」旨記載されているが，「排気熱交換器全体として所望のρ比以上とすること」と粒子状物質の堆積の抑制が直接的にどうつながるのか，両者の関係についての論理的，物理的，数学的な説明もない。したがって，このパラメータＸ’の導出自体が不合理であるから，それに基づくＸも不合理となる。
また，本件発明によるＥＧＲクーラについて，原告が行った目詰まり実験の結果（甲９），本件発明には，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するという作用効果が全くないことが判明しており，「１．１≦Ｘ≦４．３」であることと「粒子状物質の堆積を抑制すること」との間につながりがないことは明らかである。
(4)被告の主張について
「ガス出口絶対圧は圧力損失を代表できる指数である」という被告の主張は，意味不明である。ガス出口圧は，圧力損失のみで一義的に決定されるものではなく，ガスの温度によっても，その圧力は変化する。
また，被告は，「圧力損失は粒子状物質の堆積抑制効果を代表する指数である」とも主張するが，圧力損失は，粒子状物質の堆積以外に，流路の構造や流速等の複合的は要素の相乗効果で決定されるのであり，粒子状物質の堆積のために生じる圧力損失部分と他の要素により生じる圧力損失部分との割合は不明であり，また，その区別は不可能に近い。
さらに，被告が主張するとおり，「ρはガス出口圧を分子に置いている」としても，ρはガス出口圧を分子とするとともに，ガス出口温度を分母するものであり，ガス出口温度の変化により，ρも変化するのであるから，ρを出口圧と同一視することはできない。
(5)よって，特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号及び同項２号に違反する。
〔被告の主張〕


(1)請求項１に記載した関数Ｘについて，本件明細書では，ＥＧＲガス密度ρ比で整理している（【００９３】～【００９７】）。ＥＧＲガス密度ρは，ρ＝Ｐｇ２／（Ｒ×Ｔｇ２）（Ｐｇ２：ガス出口絶対圧（Ｐａ），Ｒ：気体定数＝２８７．０５Ｊ／（ｋｇ・Ｋ），Ｔｇ２：ガス出口温度（Ｋ））で表され，ガス出口絶対圧を分子とするものであるところ（【００７７】【００７８】），ガス出口絶対圧は圧力損失を代表できる指数であり（ガス出口絶対圧は入口圧力との関係で圧力損失を表すこととなり，出口圧力が高いほど圧力損失は小さくなる。），圧力損失は粒子状物質の堆積抑制効果を代表できる指数であって，粒子状物質の堆積が少ないほど圧力損失が小さくなるという関係があるから，ＥＧＲガス密度ρは粒子状物質の堆積に影響を与えるものであるといえる。
この点は，原告にも否定しようがない物理現象であり，そのため，原告も，「ρが粒子状物質の堆積にどの程度影響を与えるかは未知数である。仮に，それがその堆積に影響を与えたとしても，極めて小さいかもしれない。」と主張しているのである。
(2)原告は，パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）と本件モデル式とが直接どのように結びつくのか具体的な記載がないと主張するが，本件モデル式は関数Ｘを導くに当たり考え方の基本として参照しているだけであり，本件モデル式から直接関数Ｘが導き出されるものではない。また，原告は，パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）と粒子状物質の堆積とが直接どのように結びつくのかに関する具体的な記載もないと主張するが，本件明細書では，前記パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）がＥＧＲガス密度ρに関係することを明らかにし，かつ，ＥＧＲガス密度ρが熱交換器の熱交換性能の向上に関係することや，ＥＧＲ密度ρが粒子状物質の堆積抑制に関係することも明らかにしている。さらに，原告は，熱交換器全体として所望のρ比とすることと粒子状物質の堆積抑制とが直接的にどうつながるのか不明であり，両者の関係に関する論理的，物理的，数学的な説明がないと主張するが，本件明細書では前記パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）とＥＧＲガス密度ρとの関係を説明しており，本件審決はこの関係を認めて「直接的なつながりがないとはいえない」と判断しているのである。本件審決の判断は極めて妥当である。なお，原告は，「「粒子状物質の堆積を抑制すること」と「１．１≦Ｘ≦４．３」の条件とは直接的なつながりがないとはいえない」と判断した本件審決を，「「粒子状物質の堆積を抑制すること」と「１．１≦Ｘ≦４．３」の条件とは直接的なつながりがある」と読み替えた上で，この判断には誤りがあると主張するが，「「粒子状物質の堆積を抑制すること」と「１．１≦Ｘ≦４．３」の条件とは直接的なつながりがないとはいえない」とする考えは，決して，上記のような読替えができるものではない。
また，原告の行った実験が，被告が行った実験の再現を目指したものであるか否かは不明であるが，原告は目詰まりが生じた実験結果を持ち出して，「目詰まりが生じる」ことをもって「本件発明の効果がない」と理論をすりかえている。特許請求の範囲の記載から明らかなように，本件発明は，「粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制する」ことを特徴としているのであり，本件発明の効果は粒子状物質の堆積抑制が本件発明を用いないインナーフィンに比べて大きいか否かで見るべきである。仮に，原告が設定した環境の下での実験で，原告主張のような目詰まりが生じたとしても，本件発明のインナーフィンは本件発明を用いないインナーフィンに比べれば粒子状物質の堆積は抑制できているはずである。原告の主張は，当を得たものではない。
２取消事由２（相違点５についての判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，本件発明１はオフセットフィンの最適仕様を決定するために，フィン高さｆｈとフィンピッチｆｐの組合せに応じて条件１ないし４を定め，各条件ごとにセグメント長さＬの範囲を定めたものであり，オフセットフィンが全ての条件を満たすように設計することに発明の意義があると認定し，その上で，引用発明は，条件１及び２を満たすことができるものの，条件３及び４を満たすことができないため，オフセットフィンの最適仕様を決定することはできず，他方，引用発明には，７≦ｆｈについて一切記載されていないので，引用発明から条件３及び４を満たすように設計することが当業者にとって容易とはいえないし，引用発明に引用例２ないし５の各記載事項を適用しても，当業者が容易に発明することができたものであるとすることはできない旨説示する。
(2)しかしながら，請求項１では，条件１ないし３は，それぞれ「，」で区切られ，条件３と４の間には「または」と記載され，各条件は並列記載になっている。また，実際，各条件の技術的範囲は，互いに独立し，重複していない。したがって，条件１ないし４は，四者択一として，いずれか一つが選択されるように記載されているのであり，本件発明１はオフセットフィンが条件１ないし４の全ての条件を満たすように設計することに発明の意義があるとした本件審決の認定は誤りである。
(3)そして，本件審決が説示するとおり，引用判決は，条件１及び２を満足するのであるから，それだけで，本件発明１の条件１ないし４に係る構成を満足し，条件１ないし４に係る構成について相違していないこととなる。(4)なお，本件審決は，Ｘ＝ｄｅ×Ｌ0.14／ｆｈ0.18としたときに，相当円直径ｄｅ及び切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになっている点は，当業者が容易に想到し得たものと認められる旨説示しているところ，この点について，当業者が容易に想到することができたものであることは，本件審決が説示するとおりである。
(5)よって，本件審決は，相違点５についての判断を誤るものである。
〔被告の主張〕


(1)本件発明１は，熱交換器のオフセットフィンの最適仕様を決定することに意義がある。そのため，本件発明１の進歩性の有無は，最適仕様を決定するために必要な情報が公知技術に開示されているか否かで判断すべきであるところ，最適仕様を決定するために必要な情報とは，条件１ないし４の全てであることは当然である。原告の主張は，公知技術に求められる進歩性の判断と特許権侵害に対する判断とを混同するものであり，到底当を得たものとはいえない。(2)よって，原告の主張には理由がない。
３取消事由３（本件発明２及び３に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
前記２の〔原告の主張〕のとおり，相違点５についての判断を誤っている以上，本件発明１に係る本件審決の判断も誤りであるから，これらと同様の理由により，本件発明２及び３に係る本件審決の判断にも誤りがある。
〔被告の主張〕
前記２の〔被告の主張〕のとおり，相違点５についての判断に誤りがなく，本件発明１に係る本件審決の判断も誤りがなく，これらと同様の理由により，本件発明２及び３に係る本件審決の判断にも誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本件明細書の記載要件に係る判断の誤り）について(1)原告は，本件明細書にはＸの値と粒子状物質の堆積抑制の関係について記載がないなどとして，特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号及び同項２号に違反する旨主張しているので，以下，順次検討する。
(2)特許法３６条６項２号について
ア関数Ｘを導くｄｅ，Ｌ，ｆｈは，いずれも本件明細書において定義されているから（【０００５】【００７２】【００７３】），関数Ｘの値が明確でないとはいえないし，他に前記記載が明確性を欠くとすべき事情も見当たらない。イしたがって，特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項２号に違反しない。
(3)特許法３６条６項１号について
ア本件発明１において，Ｘ＝ｄｅ×Ｌ0.14／ｆｈ0.18としたときに，相当円直径ｄｅ及び切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさにするとしているのは，「相当円直径ｄｅ，セグメント長さＬ，フィン高さｆｈを用いた関数Ｘと，ＥＧＲガス密度比ρとの関係に基づいて，オフセットフィンの最適仕様を決定した」（【００９３】）ものであるが，本件明細書では，関数Ｘについて，ＥＧＲガス比密度ρとの関係に着目して，その最適範囲を数値限定したことは記載されているものの（【００９４】～【００９７】），関数Ｘの値と粒子状物質の堆積抑制との関係については，特段の記載はない。
イしかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明によると，ガス密度比ρは，ＥＧＲクーラの冷却性能と圧力損失の大きさの両方を考慮した指数であり，ρ＝Ｐｇ２／（Ｒ×Ｔｇ２）（Ｐｇ２：ガス出口絶対圧（Ｐａ），Ｒ：気体定数＝２８７．０５Ｊ／（ｋｇ・Ｋ），Ｔｇ２：ガス出口温度（Ｋ））の式で表記されるところ（【００７７】【００７８】），圧力損失は入口圧力と出口圧力の差であるから，Ｐｇ２（ガス出口絶対圧）は，圧力損失を代表する数値であるといえる。また，圧力損失には，粒子状物質の堆積以外に，流路の構造等も影響するから，圧力損失の数値をもって，直ちに粒子状物質の堆積抑制効果を代表する指数であるとはいえないものの，粒子状物質の堆積が少ないほど圧力損失は小さくなると考えられるから，粒子状物質の堆積状況は，圧力損失と無関係であるとはいえない。そして，関数Ｘの数値を「１．１≦Ｘ≦４．３」とすることにより，ＥＧＲガス密度比ρは，高水準を維持されることになるから（【００９６】【００９７】），「粒子状物質の堆積を抑制する」ために関数Ｘの数値を「１．１≦Ｘ≦４．３」とすることの根拠を読み取ることができる。
そうすると，本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり，当業者において，本件明細書の発明の詳細な説明の記載により，「排気熱交換器において，インナーフィンとしてオフセットフィンを用いた場合に，高い性能が得られるフィンについての諸条件を求めることにより，排気熱交換器の性能向上を図ることを目的とする」（【００１３】）という本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。
したがって，特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号に違反するとはいえない。
ウこの点について，原告は，被告が審決手続における答弁書で記載した本件モデル式とパラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）との結び付きが不明であるとか，これらのパラメータと粒子状物質の堆積との結び付きも不明であるなどと主張する。しかしながら，被告は，関数Ｘを導くに当たり本件モデル式を考え方の基本として参照したにすぎないとしていることからすると，本件モデル式とパラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）との関係や本件モデル式から導かれたとするパラメータＸ’等について本件明細書に記載がないことをもって，本件発明１が発明の詳細な説明に記載したものではないとすることはできない。また，パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）と堆積抑制との関係については，本件明細書に直接の記載はないものの，前記のとおり，パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）から導かれるＸ（ｄｅ×Ｌ0.14／ｆｈ0.18）について適切な限定を加えることにより，ガス密度比ρを高水準に維持することができるのであるから，本件明細書には，パラメータ（ｄｅ，Ｌ，ｆｈ）と粒子状物質の堆積の抑制との関係性が示されているといえる。


さらに，原告は，原告が行った本件発明のＥＧＲクーラの目詰まり実験の結果から，本件発明には粒子状物質の堆積抑制効果がないから，関数Ｘの数値を「１．１≦Ｘ≦４．３」とすることと「粒子状物質の堆積を抑制すること」との間につながりがないことは明らかであるとも主張しているが，原告の実験は，本件発明のＥＧＲクーラ以外のものとの比較がされていないので，本件発明のＥＧＲクーラ以外のものとの対比における相対的な効果の存在を否定することはできず，原告による実験の結果から，直ちに関数Ｘを「１．１≦Ｘ≦４．３」とすることと「粒子状物質の堆積を抑制すること」との間につながりがないことが明らかであるとはいえない。エしたがって，特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号に違反しない。
(4)小括
よって，取消事由１は，理由がない。
２取消事由２（相違点５についての判断の誤り）について
(1)本件発明１について
ア本件明細書には，以下の記載がある。
(ア)本件発明は，熱機関から排出される排気と冷却水との間で熱交換を行う排気熱交換器に関するもので，特に，排気再循環装置（ＥＧＲ）に用いられる排気を冷却するガスクーラ（ＥＧＲクーラ）への適用に有効なものである（【０００１】）。従来のＥＧＲクーラは，複数のチューブが積層され，チューブ内にインナーフィンが配置された構造であり，チューブ内を流れる排気と，チューブの外側を流れる冷却水とを熱交換させることで，排気を冷却するようになっているが，インナーフィンの種類としては，ストレートフィンやウェーブフィンのほか，インタークーラ等のＥＧＲクーラとは異なる用途に用いられるオフセットフィンが知られている。ＥＧＲクーラとインタークーラとでは，冷却方式，要求される性能，仕様環境等が異なるため，オフセットフィンのフィンピッチｆｐ，フィン高さｆｈ，セグメント長さＬ等の各部位の寸法については，インタークーラ用のオフセットフィン等の従来から使用されているオフセットフィンの仕様を，ＥＧＲクーラにそのまま適用することはできない。本件発明は，チューブ及びインナーフィンを有する構造の排気熱交換器において，インナーフィンとしてオフセットフィンを用いた場合に，高い性能が得られるフィンについての諸条件を求めることにより，排気熱交換器の性能向上を図ることを目的とするものである（【０００３】～【００１３】）。(イ)セグメント長さＬとＥＧＲガス密度ρ比との関係に基づいて，オフセットフィンの最適仕様を決定すると，セグメント長さＬとＥＧＲガス密度ρ比との関係は図１２のとおりである。なお，ＥＧＲガス密度ρ比は，ＥＧＲガス密度ρの最大値を１００％としたときの比率である。図１２中の曲線（ａ）は，ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝４．６，ｆｐ＝４．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦６５とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦２５とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦７とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる。また，曲線（ｂ）は，ｆｈ＜７，５＜ｆｐのときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝４．６，ｆｐ＝５．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦２０とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦８とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦１とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる。曲線（ｃ）は，７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝９，ｆｐ＝４．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦５０とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦１５とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦４．５とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる。曲線（ｄ）は，７≦ｆｈ，５＜ｆｐのときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝９，ｆｐ＝５．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦１５とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦６とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦１．５とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる（【００８５】～【００９０】）。
(ウ)ＥＧＲガス密度ρとは，ＥＧＲクーラの冷却性能と圧力損失の大きさの両方を考慮した指数であり，ＥＧＲガス密度ρ（㎏／・㎥）は，ρ＝Ｐｇ２／（Ｒ×Ｔｇ２）（Ｐｇ２：ガス出口絶対圧（Ｐａ），Ｒ：気体定数＝２８７．０５Ｊ／（ｋｇ・Ｋ），Ｔｇ２：ガス出口温度（Ｋ））で表され，ρが大きいほどＥＧＲガスの充填率が高くなり，ＥＧＲ率を上げることが可能となる（【００７７】【００７８】）。イ以上の記載からすると，本件発明１の条件１ないし４は，フィン高さｆｈ，フィンピッチｆｐの大きさをいずれも重複しない４つの範囲に分け，それぞれの範囲において，ＥＧＲクーラの冷却性能と圧力損失の大きさの両方を考慮した指数であるＥＧＲガス密度ρに着目し，ρ比を９９％以上にするセグメント長さＬの最適範囲を特定したものであると認められるから，前記各条件は，択一的な数値限定であるといえる。このことは，本件特許の請求項１では，前記各条件について，条件１ないし３は，それぞれ「，」で区切られ，条件３と４の間には，「または」と記載されることによって，各条件が択一的なものとして関連づけられていることからも明らかである。


なお，本件発明１の条件１ないし４は，フィンの高さｆｈについては，７㎜未満の場合と７㎜以上の場合，フィンピッチの大きさｆｐについては，５㎜以下の場合と５㎜超の場合に区分して設定されたものであるが（【００８７】～【００９０】），ｆｈについて７㎜という数値で区分し，また，ｆｐについて５㎜という数値で区分を設けたことの格別の技術的意義の有無については，本件明細書に記載はない。ウこの点について，被告は，本件発明１は，熱交換器のオフセットフィンの最適仕様を決定することに意義があるため，進歩性は最適仕様を決定するために必要な情報が公知技術に開示されているか否かで判断すべきであるところ，最適仕様を決定するために必要な情報とは，条件１ないし４の全てであることは当然であるなどと主張している。
しかし，被告の主張は，条件１ないし４を択一的なものとした前記請求項の記載を正解しないものである。しかも，本件発明１は，排気熱交換器のオフセットフィンの最適仕様を決定するための設計方法に関する発明ではなく，所定の条件を満足した「排気熱交換器」に関する発明であるところ，条件１ないし４は，フィン高さｆｈ，フィンピッチｆｐの大きさをいずれも重複しない４つの範囲に場合分けしたものであるから，そもそも各条件を全て充足する排気熱交換器は存在し得ないものでもある。
よって，被告の主張は採用できない。
(2)相違点５について
ア条件１ないし４について
前記のとおり，本件発明１は，フィン高さｆｈ，フィンピッチｆｐの大きさをいずれも重複しない４つの範囲に分け，それぞれの範囲におけるセグメント長さＬの最適範囲を特定したものであり，各条件は，択一的な数値限定であるから，本件発明の内容としては，条件１ないし４のいずれかを満たせば足りるものである。他方，引用発明は，構造体の縦ピッチをＬとし，横ピッチをＱとし，構造体高さをｈとしたときに，ｈは１㎜から５㎜，Ｌはｈの０．５倍から６倍，Ｑはｈの０．５倍から８倍となるものであるが，引用例１では，切り起こし部の排気流れ方向での長さ（本件発明１のＬに相当する）については，特段これを限定する記載はないものの，フィン薄板を形成するに当たり，交互に大きさの異なる切り起こし部を配置する必然性はないし，実施例である図３の形状に照らしても，その長さはＱ／２に当たるものと認めるのが相当である。
以上を前提として，引用発明における構造体のフィン高さ，フィンピッチ及び切り起こし部の排気流れ方向での長さにつき，本件発明１と同様の符号を用いて表記すると，１≦ｆｈ≦５，０．５≦ｆｐ≦３０，０．２５≦Ｌ≦２０となり，この範囲内であれば，いずれの数値も採り得るものである。そうすると，引用発明は，本件発明１の条件１のｆｈ，ｆｐの数値が重複する範囲においては，同Ｌの数値（０．５＜Ｌ≦７）は引用発明のＬの数値（ｆｐ≦５の場合も，０．２５≦Ｌ≦２０である。）に含まれ，また，条件２のｆｈ，ｆｐの数値が重複する範囲においては，同Ｌの数値（０．５＜Ｌ≦１）は引用発明のＬの数値（５＜ｆｐの場合も，０．２５≦Ｌ≦２０である。）に含まれるといったように，本件発明の条件１又は２の数値を充足する部分があることが認められる。
本件発明１は，条件１ないし４を択一的な数値限定とするものであるから，引用発明が条件１又は２を充足する以上，条件１ないし４に係る構成については，本件発明１と引用発明とに相違はないということとなる。
イ関数Ｘについて
(ア)本件発明１における相当円直径ｄｅとは，オフセットフィンの排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状において，一方側同士，他方側同士のように，同一側で隣り合う凸部と凸部との間でフィンとチューブによって囲まれる斜線領域Ｃを円に換算したときの直径（単位：㎜）を意味し，ｄｅ＝４×Ｓ／ｌで表される。なお，Ｓは，ガス通路断面積（円の直径をＤとしたときの円の断面積πＤ²／４に相当）である。また，ｌは，ぬれ縁長さ（円の直径をＤとしたときの円周πＤに相当）であり，フィンとチューブによって構成された１つのガス流通路内壁面の長さ（内壁と気体が接する部分の長さ）である（【００７２】【００７３】）。(イ)証拠（甲１０，１６，１７）及び弁論の全趣旨によれば，引用発明における「管内の流体直径」とは，本件発明１の相当円直径ｄｅに相当するものであることが認められるところ，引用発明の「管内の流体直径」は，０．５㎜から１０㎜であるから（【００１４】），これを本件発明１の相当円直径に当てはめて表記すると，０．５≦ｄｅ≦１０となる。


平成２６年４月２４日判決言渡
平成２５年（ネ）第１０１１０号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地裁平成２５年（ワ）第２４６４号事件）
口頭弁論終結日平成２６年２月２７日
判                  決
控訴人                    Ｘ
控訴人        株式会   社ケイ   ジェイ   シー
控訴人両名訴訟代理人弁護士
牧      山      美      香
同                  弁理士
佐      藤      英      昭
被控訴   人      スケー   ター株   式会社訴訟代理人弁護士      鳥      山      半      六同                    深      坂      俊      司同        弁理士      中      野      収      二
主                  文
１本件控訴をいずれも棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
３控訴人Ｘについて，この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決添付の別紙被告製品目録記載の各製品を製造し，販売してはならない。
３被控訴人は，前項の製品を廃棄せよ。

４訴訟費用は，第１審，第２審とも，被控訴人の負担とする。
５仮執行宣言
第２事案の概要
１原審で用いられた略語は，当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では，「原告Ｘ」とあるのは「控訴人Ｘ」と，「原告ケイジェイシー」とあるのは「控訴人ケイジェイシー」と，「原告ら」とあるのは「控訴人ら」と，「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替える。
２本件特許権を有する控訴人Ｘ（原告Ｘ）は，被控訴人（被告）による被控訴人製品の製造販売が本件特許権を侵害するとして，特許法１００条１項及び２項に基づき，控訴人ケイジェイシーは，被控訴人の行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当するとして，同法３条１項及び２項に基づき，それぞれ，被控訴人に対して，被控訴人製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めた。原審は，被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず，また，控訴人商品の形態は不正競争防止法２条１項１号の商品等表示に該当しないとして，控訴人らの請求をいずれも棄却したため，控訴人らがこれを不服として控訴した。３前提事実は，原判決の「第２    事案の概要」の「１前提事実」（原判決２頁１１行目から４頁９行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
４争点
(1)控訴人Ｘの本件特許権に基づく請求に関する争点ア被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか    （争点１－１）イ被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか      （争点１－２）ウ本件特許に無効理由が存在するか                      （争点１－３）(2)控訴人ケイジェイシーの不正競争行為に基づく請求に関する争点ア控訴人商品の形態は不正競争防止法２条１項１号の商品等表示に当たるか
（争点２－１）
イ控訴人商品の形態は控訴人ケイジェイシーの商品表示として需要者の間に広

く認識されているか                                      （争点２－２）ウ被控訴人製品の形態は控訴人商品の形態からなる商品表示と類似の商品表示であるか                                                （争点２－３）エ被控訴人の行為は控訴人ケイジェイシーの商品と混同を生じさせる行為であるか                                                    （争点２－４）
第３争点に関する当事者の主張
１当事者の主張は，次のとおり付加訂正する他は，原判決の「第３    争点に関する当事者の主張」（原判決５頁２行目から１４頁１行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
２原判決６頁２５行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。「そうでなくとも，被控訴人製品の上部筒部と下部筒部の内面のリブは，弾性変形させることが可能であるシリコンゴム製であって略１ｍｍ程度の高さしかないものであるから，当該上部筒部と下部筒部の内面のリブと第２箸部材の側面に設けられた上部凹溝と下部凹溝との嵌着は，第２箸部材の垂直横方向に回動することにより極めて容易に離脱する。さらに，被控訴人製品の上部筒部と下部筒部とは，親指座と突起によってその上下を挟まれているから，軸方向に摺動不能に固定されている。
したがって，上部筒部と下部筒部を第２箸部材の垂直横方向に回動させたとしても，上部筒部と下部筒部とは軸方向に固定されたままであるから，位置を調節する前後において，上部筒部と下部筒部とを固定することができる。この点からも，被控訴人製品は本件特許発明の構成要件Ｆの「調節手段」を有するといえる。」３原判決９頁４行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。「本件特許発明の「調整手段」は，人差し指挿入穴の固定位置を上下方向に調整することを目的とする手段であって，第２箸部材の垂直横方向に回動させることを含むものではない。」
４原判決９頁２２行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。

「２争点１－２（被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか）について
【控訴人Ｘの主張】
仮に，被控訴人製品の箸先の滑り止め加工が本件特許発明の「パッド」に当たらないとしても，①｢パッド｣は，本件特許発明の本質的部分ではないこと，②「パッド」を被控訴人製品の「固形物を掴み取るための節状の凹凸を設けたもの」に置換したとしても，使用者が固形物を容易に掴み取れるという同一の作用効果を奏するものであり，「パッド」を「箸先の滑り止め加工」に置換することが可能である。したがって，被控訴人製品における「箸先の滑り止め加工」部分は，本件特許発明の「パッド」と均等であるといえる。
【被控訴人の反論】
被控訴人製品は，均等の要件である，非本質的部分であること（均等の第１要件），置換可能性（均等の第２要件）を欠くから，均等侵害は成立しない。３争点１－３（本件特許に無効理由が存在するか）について
【被控訴人の主張】
本件特許発明は，乙８の１及び２（実開昭４８－８８８８３）に示される親指挿入穴と人差し指挿入穴に加えて，乙９ないし１７に示される周知技術から適宜に選択した中指挿入穴を付加することにより容易に想到できるものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであって，権利行使することができない。
【被控訴人Ｘの認否】
否認し又は争う。」