本件明細書には，本件特許発明の技術的範囲を実店舗における販売管理に限定する趣旨の記載はない。本件明細書の段落【０００２】は，単にＰＯＳシステムが小売店での販売管理に用いられてきたという本件特許発明の背景を説明したものにすぎない。また，同【００３１】において「商品売上げ情報」と「商品注文情報」とを書き分けていることをもって，本件特許発明がＥＣサイトへの適用を排除していると解釈することはできない。同【０１３１】は，本件特許発明の実施例として，店頭販売時のＰＯＳレジを使用した場合に関する記載であるが，同段落であえて「店頭売り」との記載をしていることからすれば，本件特許発明が「ネット売り」のような他の販売形態を想定していることを読み取ることができる。(ｲ)「クライアント装置」を有しないとの点について（構成要件Ａ，ＤないしＨ）ａ被告は，被告がユーザ端末の動作を制御しないことを理由に，被告システムが「クライアント装置」の構成及び動作に関する各構成要件を有しない旨主張する。しかしながら，本件特許発明は，Ｗｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システムの制御方法であり，構成要件Ｆ２ないしＦ４は，Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント端末がＷｅｂブラウザを解してＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにアクセスした場合の表示制御過程を規定するものである。これを被告システムに即して言えば，ユーザがパソコン等のコンピュータ（ユーザ端末）から本件ＥＣサイトにアクセスすることにより本件ＥＣサイトが表示され，ユーザの入力に応じてＷｅｂブラウザ上の表示内容が遷移することになるが，このような表示制御過程が被告システムによって実現されていることは明らかである。したがって，被告の主張には理由がない。ｂ被告は，構成要件Ｄに関し，Ｗｅｂクライアント装置が少なくともタッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペンを備えていることが必要であると解釈している。
しかしながら，構成要件Ｄには，「タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペン」と規定されているにとどまるから，同構成を解釈するには，本件明細書及び図面を参酌する必要があるところ，本件明細書には，「本実施の形態においては，…クライアント装置の表示装置に表示されるＷｅｂブラウザ画面上の商品選択リストと…，そのリストの項目を選択するタッチパネル（又はマウス）として実現される」（本件明細書の段落【００３２】），「入力媒体として，タッチパネルのほかに，マウスや電子ペン等が使用されてもよい」（同【０１３５】），「本発明によれば，…クライアント装置の表示装置に表示されるＷｅｂブラウザ画面上の商品選択フォームと，それを操作するタッチパネル，マウス，電子ペン等のポインティングデバイスとして実現され」（同【０１４３】）等の記載があるほか，本件特許の出願人である原告は，本件特許の出願手続において，「本願発明は，Ｗｅｂクライアント装置がタッチパネル，キーボード，マウス，電子ペンまたはスキャナ装置からなる入力手段を有する」と主張していることからすれば（乙４，５），構成要件Ｄにいう「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置が，タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペンからなる入力手段を有する」とは，Ｗｅｂクライアント装置が，タッチパネル，キーボード，マウス又は電子ペンからなる入力手段を有するものと解釈されるべきである。
被告システムに接続されるユーザ端末は汎用コンピュータであり，タッチパネル，キーボード，マウス又は電子ペンを入力手段として備えているから，被告方法は，構成要件Ｄを充足するというべきである。
(ｳ)取扱商品に関するデータに商品のカテゴリーを示す情報が含まれていないと
の点について（構成要件Ｆ２）
被告システム説明書の記載によっても，被告システムでは，例えば「ノンアルコール飲料・甘酒」というカテゴリーに対応する展示番号（ＤＩＳＰ＿ＮＯ）に関連づけられた商品識別情報（ＧＯＯＤＳ＿ＮＯ）を有する商品の情報がＷｅｂサーバの商品ＤＢから読み出されるというのであるから（被告システム説明書「３」参照），被告システムには，商品のカテゴリーに関する情報が保存されており，したがって，被告方法は，構成要件Ｆ２を充足する。
この点，被告は，被告システム内に，商品に関する情報が記憶された商品基礎情報テーブルのほか，商品の表示位置の名称に関する表示位置名称テーブル，商品の表示位置を指定する商品表示テーブルなどが備えられており，商品基礎情報テーブルには，商品ごとに，商品名や価格等のデータが記憶されてはいるが，商品のカテゴリーを示す情報は記憶されていないなどと主張する。そもそも，被告システムがこのような構成を取っていることを示す客観的な証拠はないが，仮に被告の主張を前提としても，商品基礎情報テーブル，表示位置名称テーブル及び商品表示テーブルを一体として観察すれば（データベースにおいては複数のテーブルが関連づけられていることが通常であるから，これらのテーブルに含まれた情報が完全に独立しているととらえることは相当でない。），商品ごとに「ＧＯＯＤＳ＿ＮＯ」，「ＤＩＳＰ＿ＮＯ」及び表示位置名称すなわち商品カテゴリーが関連づけられているのであるから，取扱商品に関する基礎情報にカテゴリーの情報が含まれているということができる。
(ｴ)Ｗｅｂサーバが計算結果の注文情報を受け取っていないとの点について（構成要件Ｆ４）
被告は，構成要件Ｆ４について，ユーザ端末側で数量に基づいた注文金額の計算が行われることを要するとの解釈を前提としているが，構成要件Ｆ４は，「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われる」とするのみで，計算が行われるのがＷｅｂ－ＰＯＳクライアント装置側に限られるとの限定を付していないし，本件明細書にも「明細フォームの計算は必ずしもＷｅｂ－ＰＯＳクライアント装置側のみで行われる必要はなく，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ装置側で行われ，その結果がＷｅｂ－ＰＯＳクライアント装置に通知されるように構成されてもよい。」（本件明細書の段落【０１３７】）と記載されているから，被告の上記解釈は誤りである。


また，構成要件Ｆ４の「計算結果の注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）される」にいう「計算結果の注文情報」とは，「計算結果に対応した注文情報」と解釈されるべきであり，既にサーバ側で行われた計算結果に対応した注文情報がサーバ側に送られる場合も，構成要件Ｆ４を充足するというべきである。本件ＥＣサイトでは，「この内容で注文する」がクリックされるまでは注文内容が確定せず，商品や数量を変更することが可能であるから，同ボタンがクリックされる時点で，数量入力（選択）に基づく計算結果に対応した内容で注文を確定させる情報が被告サーバ・システムに送信されている。(ｵ)「ＰＬＵ情報」をユーザ端末に送信しないとの点について（構成要件Ｇ）被告は，構成要件Ｇについて，「ＰＬＵ情報」が具体的に何を意味するのかは明らかではないとした上で，本件特許の出願手続の経過を斟酌して，「ＰＬＵ情報」の意義を，「販売者や供給元（メーカー）との間で共通した識別情報」であって，商品名，価格，個数といった情報は「ＰＬＵ情報」に含まれないと主張する。ここで，「ＰＬＵ」とは，ＰｒｉｃｅＬｏｏｋ    Ｕｐの略であり，販売時点情報管理システムにおいて，商品の情報を読み取ることを意味する（甲１６）。本件明細書には，商品メーカコードや商品アイテムコードをキーとしてストアコンピュータから対応する価格情報を取得する機能を「ＰＬＵ機能」ということが記載されている（本件明細書の段落【０００５】）。そして，本件明細書には「ＰＬＵ情報（商品ごとの価格などが含まれた基礎情報）」との記載があることや（同【００２１】），構成要件Ｇにおいて，ＰＬＵ情報がＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムから供給されるものと規定されていることからすれば，ＰＬＵ情報は，少なくとも価格を含む，商品基礎情報を意味するというべきである。本件請求項１において「ＰＬＵ情報」と「商品基礎情報」とが書き分けられているとしても，ＰＬＵ情報は，商品基礎情報のうちクライアント装置に送られる情報であるから，これら２つの情報が書き分けられていることと，上記解釈を採用することとは何ら矛盾するものではない。
被告の指摘する本件特許の出願手続における原告の主張は，本件特許発明によれば，ＰＬＵ情報に含まれる識別情報を用いて電子モール運営者が販売者や商品供給元と情報管理を共通化し得ることを説明したにすぎず，識別情報こそがＰＬＵ情報である旨の定義を記載したものではないし，まして，同識別情報が，出店者と供給元との間で共通したものであることを求めているものでもない。(ｶ)商品ごとの注文情報を取得していないとの点について（構成要件Ｇ，Ｈ）被告は，構成要件Ｇ及びＨについて，注文情報が注文単位ではなく商品ごとにＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに送信されることが必要であるとの解釈を前提とするが，構成要件Ｇにいう「商品ごとの注文情報が…取得される」との文言のみから，商品ごとに注文情報が取得されるものと解釈することはできないというべきである。構成要件Ｇは，商品（ＰＬＵ）マスタＤＢの１レコードが１商品に対応して管理されることを規定したにすぎず，注文情報が商品ごとにＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに送信されることを要求するものではないから，被告の上記解釈は誤りである。(ｷ)注文情報をリアルタイムで売上管理ＤＢに反映していないとの点について
（構成要件Ｈ）
被告は，構成要件Ｈについて，商品の注文情報が直ちに「売上管理ＤＢ」に反映されることを要件とするとの解釈を前提とするが，構成要件Ｈは，「上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置からリアルタイムで取得（受信）した上記商品の注文情報を売上管理ＤＢに反映する」と規定するにすぎず，注文情報の取得（受信）がリアルタイムであることを超えて，売上管理ＤＢへ反映されることまでがリアルタイムであることを要するとはしていないから，被告の上記解釈は誤りである。
（被告の主張）
ア各構成要件充足性に対する認否は，次のとおりである。
(ｱ)構成要件Ａについて
否認する。被告システムは，Ｗｅｂサーバ，基幹サーバ及びこれらを連携する連携サーバを備えるが，本件ＥＣサイトに接続する個々のユーザ端末（クライアント装置）は，本件ＥＣサイトを利用するユーザによって管理され操作されるものであり，被告システムにより動作制御を行うものではないから，被告システムの一部を構成するものではない。したがって，被告システムは，「Ｗｅｂサーバ・クライアント・システム」に該当しない。
(ｲ)構成要件Ｂについて
否認する。本件ＥＣサイトは，インターネットを介して商品の販売を行うサイトであってＰＯＳではないから，被告システムは，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」に該当しない。
(ｳ)構成要件Ｃについて
否認する。上記(ｲ)のとおり，被告システムは，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」に該当しない。
(ｴ)構成要件Ｄについて
否認する。被告システムは，上記(ｱ)のとおり，被告システムの一部として動作制御を行うクライアント装置を有するものではないし，上記(ｲ)のとおり，ＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
(ｵ)構成要件Ｅについて
否認する。被告システムは，上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
(ｶ)構成要件Ｆ１について
否認する。被告システムでは，クライアント装置におけるＷｅｂブラウザの処理を制御していない。
(ｷ)構成要件Ｆ２について


否認する。上記(ｱ)のとおり，被告システムは個々のユーザ端末を含んでおらず，これらの動作を制御することもないから，「該供給されたカテゴリーリストを含むＨＴＭＬリソースが上記Ｗｅｂブラウザにおいて処理されることで，該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置の入力手段を有する表示装置に該カテゴリーリストが表示され」，「該送信された商品基礎情報を含むＨＴＭＬリソースが該Ｗｅｂブラウザにおいて処理されることで，該変更または入力（変更）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報からなる商品リストが該入力手段を有する表示装置に表示される」の要件を充足しないし，上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
また，被告システムでは，本件ＥＣサイトでの取扱商品のデータには，商品のカテゴリーに関する情報は含まれていないから，「取扱商品に関する基礎情報に含まれたカテゴリーに対応するカテゴリーリスト」，「該変更または入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報」が存在しない。
(ｸ)構成要件Ｆ３について
否認する。上記(ｱ)のとおり，被告システムは個々のユーザ端末を含んでおらず，これらの動作を制御することもないから，「該取得された商品基礎情報に基づく商品の情報が該入力手段を有する表示装置に表示される」の要件を充足しないし，上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
(ｹ)構成要件Ｆ４について
否認する。上記(ｱ)のとおり，被告システムは個々のユーザ端末を含んでおらず，これらの動作を制御することもないから，「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われると共に，前記入力（選択）された商品識別情報と該商品識別情報に対応して取得された上記商品基礎情報に基づく商品の注文明細情報が該入力手段を有する表示装置に表示される」の要件を充足しないし，上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
また，被告システムでは，ユーザにより数量が入力されると，被告システム側で入力された数量に基づく販売額の計算が行われるため，その後に「ご注文手続へ進む」がクリックされた際に，数量入力に基づく計算結果の情報が被告システムに送信されることはないから，被告方法は，「ユーザが，該入力手段によりオーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）を行うと，該商品の注文明細情報に対する概数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）される」の要件を充足しない。
(ｺ)構成要件Ｇについて
否認する。上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
また，本件特許発明における「ＰＬＵ情報」とは，「販売者や供給元といった複数者間で共通の識別情報」を意味するところ，本件ＥＣサイトにおける商品識別情報は，被告が独自に付している識別情報であるから，「ＰＬＵ情報」に該当しない。さらに，本件ＥＣサイトでは，注文情報が，商品ごとではなく注文単位でユーザ端末から被告システムに送信されるから，被告方法は，「商品ごとの注文情報が，Ｗｅｂブラウザを介して，該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいてリアルタイムに取得される」の要件を充足しない。
(ｻ)構成要件Ｈについて
否認する。上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するものは存在しない。
また，上記(ｺ)のとおり，本件ＥＣサイトでは，注文情報が，商品ごとではなく注文単位でユーザ端末から被告システムに送信されるから，被告方法は，「該商品ごとの注文情報として上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得され」の要件を充足しない。
さらに，被告システムでは，ユーザ端末からの注文情報がリアルタイムで業務売上ＤＢに反映されるものではないから，被告方法は，「上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置からリアルタイムで取得（受信）した上記商品の注文情報を売上管理ＤＢに反映する売上管理ＤＢへの登録過程を含む」の要件を充足しない。
(ｼ)構成要件Ｉについて
否認する。上記(ｲ)のとおり，被告システムはＰＯＳではないから，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」に該当しない。
イ個別の用語解釈又は構成について，次のとおり敷衍して説明する。(ｱ)被告システムが「ＰＯＳ」に該当しないこと（構成要件ＢないしＩ）ＰＯＳシステムとは，小売店等の店舗に対する販売管理を行うシステムとして使用されるものである（乙２，９，１０）。本件明細書上も，「ＰＯＳ（PointOfSales）システムは，商品が小売店で売れたその時点でその商品に関する情報を取得し，リアルタイムな管理を可能とすることを目的として構築されるシステムであり，小売業を中心として広く普及している。」（本件明細書の段落【０００２】）と記載されている。また，本件特許請求の範囲や本件明細書において，「商品売上げ情報」と「商品注文情報」という語が書き分けられていること（構成要件Ｅ及びＨ，本件明細書の段落【００３１】）からすれば，本件特許の出願人である原告は，注文情報のみならず売上情報がクライアント装置から送信されること，すなわち，本件特許発明にいう「Ｗｅｂ－ＰＯＳ」の対象を実店舗のみと想定していたことがうかがわれる。


これに対し，被告システムは，本件ＥＣサイトを提供するシステムの一つであり，利用者の使用するユーザ端末によって利用されるものであって，小売業者の端末により利用されるものではないから，「ＰＯＳ」には該当しない。(ｲ)被告システムは，「クライアント装置」を有しないこと（構成要件Ａ，ＤないしＨ）
ａ本件特許発明は，クライアント装置をサーバ・システムを含むネットワーク・システムの制御方法に関する発明であり，サーバ・システムの制御方法に関するものでない。
これに対し，被告システムは，Ｗｅｂサーバ，連携サーバ及び基幹システムから構成されるが，被告システムとインターネットを介して接続される，本件ＥＣサイトのユーザが有するコンピュータ（ユーザ端末）は，当該ユーザによって管理されており，被告はユーザの動作を制御しない（むしろ，ユーザ端末からサーバ・システムにアクセスすることによって初めてサーバ・システムからＨＴＭＬリソースが供給されることからすれば，少なくともＨＴＭＬリソースの送信処理過程は，ユーザ端末が制御しているというべきである。）。よって，被告方法は，「クライアント装置」の構成及び動作に関する各構成要件を充足しない。ｂ本件特許発明の構成要件Ｄでは，「上記Ｗｅｂクライアント装置が，タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペンからなる入力手段を有する表示装置とＷｅｂブラウザを備えた」と規定されているところ，「からなる」とは，直前に列挙した要素によって構成されているという意味で用いるものであるから（乙３），「Ｗｅｂクライアント装置」は，少なくともタッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペンをその構成要素として含むことを意味するものである。これに対し，被告システムに接続されるユーザ端末は汎用のコンピュータであって，タッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペンからなる入力手段を備えていないから，被告方法は，構成要件Ｄを充足しない。
(ｳ)被告システムでは，取扱商品に関するデータに，商品のカテゴリーを示す情
報は含まれていないこと（構成要件Ｆ２）
本件特許発明の構成要件Ｆ２では，「上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムから上記Ｗｅｂクライアント装置に，…取扱商品に関する基礎情報に含まれたカテゴリーに対応するカテゴリーリストを含むＨＴＭＬリソースが供給され」，「該変更または入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報を含むＨＴＭＬリソースが生成されると共に，該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置に送信され」と規定されているところ，これらは，取扱商品に関する基礎情報には商品カテゴリーの情報が含まれていること，商品カテゴリーの情報を含む基礎情報のＨＴＭＬリソースがクライアント装置に送信されることをそれぞれ意味するものである。これに対し，被告システムでは，ユーザ端末に送信されるデータのうち，本件ＥＣサイトで扱われる商品（展示商品）に関するデータには，商品名，価格，商品識別情報の情報が含まれるが，展示商品のカテゴリーを示す情報を含まれない（別紙被告システム説明書「２」参照）。具体的には，被告システム内には，商品に関する情報（「取扱商品に関する基礎情報」に該当する。）が記憶された商品基礎情報テーブルのほか，商品の表示位置の名称に関する表示位置名称テーブル，商品の表示位置を指定する商品表示テーブルなどが備えられているところ，商品基礎情報テーブルには，商品ごとに，商品名や価格等のデータが，識別子である「ＧＯＯＤＳ＿ＮＯ」と関連づけて記憶されてはいるが，商品のカテゴリーを示す情報は記憶されていない。商品カテゴリーの情報は，表示位置名称テーブルに，識別子である「ＤＩＳＰ＿ＮＯ」と関連づけて記憶されている。ここで，「ＧＯＯＤＳ＿ＮＯ」と「ＤＩＳＰ＿ＮＯ」とは，商品表示テーブルにおいて互いに関連づけられているが，互いに独立した情報である（乙１１）。
したがって，被告システムでは，「取扱商品に関する基礎情報に含まれたカテゴリーに対応するカテゴリーリストを含むＨＴＭＬリソース」をユーザ端末に送信することはないから，被告方法は，構成要件Ｆ２を充足しない。(ｴ)被告システムでは，Ｗｅｂサーバが計算結果の注文情報を受け取っていない
こと（構成要件Ｆ４）
本件特許発明の構成要件Ｆ４では，「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われると共に」，「ユーザが，該入力手段によりオーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）を行うと，該商品の注文明細情報に対する該数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）される」と規定されている。ここで，構成要件Ｆ１が「上記Ｗｅｂブラウザによる処理が，少なくとも」と規定し，これに引き続いて「１）カテゴリーの変更又は入力（選択）に関する表示制御過程」（構成要件Ｆ２），「２）商品識別情報の入力（選択）のための表示制御過程」（構成要件Ｆ３），「３）商品注文内容の表示制御過程」「を含み」（構成要件Ｆ４）と規定されていることからすれば，構成要件Ｆ２ないしＦ４の内容は，構成要件Ｆ１で定義された「Ｗｅｂブラウザによる処理」，すなわちユーザ端末における処理を意味していることが明らかであり，構成要件Ｆ４にいう「該数量に基づく計算」は，ユーザ端末において行われるものと解釈すべきである。仮に，「該数量に基づく計算」がサーバ側で行われるとするならば，その後に引き続くオーダ操作により，「該数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）される」こととなり，既にサーバ側でされた計算結果を再度サーバが受け取ることとなり，当該構成要件は無意味となってしまう。
また，原告は，上記「計算結果の注文情報」には，「計算結果に対応した注文情報」をも含むと主張するが，そのように解すべき根拠はなく，かえって，構成要件Ｆ４には，「該商品の注文明細情報に対する該数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報」と記載されているから，注文情報が計算結果の情報を意味することは明らかであって，原告の解釈は誤りである。
これに対し，本件ＥＣサイトにおいて，「ご注文手続へ進む」又は「この内容で注文する」がクリックされても，ユーザ端末側では数量に基づいた注文金額の計算は行われないし（数量の情報に基づく金額の計算は，Ｗｅｂサーバで行われる。），数量等に基づく計算結果の情報がＷｅｂサーバに送信されることもない（別紙被告システム説明書「４」参照）。


したがって，被告システムでは，Ｗｅｂサーバが数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報を取得することはないから，被告方法は，構成要件Ｆ４を充足しない。
(ｵ)被告システムは，「ＰＬＵ情報」をユーザ端末に送信しないこと（構成要件Ｇ）
本件特許発明の構成要件Ｇでは，「ユーザ操作に基づく商品選択時点でのＰＬＵ情報が，Ｗｅｂブラウザを介して，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムから供給され」と規定されているところ，原告は，最終的な注文に至る過程でユーザに提供される商品に関する情報が「ＰＬＵ情報」に該当すると主張する。しかしながら，本件明細書は，「上述のような，商品メーカコードや商品アイテムコードをキーとしてストアコンピュータから対応する価格情報を取得する機能はＰＬＵ（PriceLookUp）機能と呼ばれる」（本件明細書の段落【０００５】）と記載するにとどまり，「ＰＬＵ情報」が具体的に何を意味するのかは本件明細書上明らかではない。
この点，本件特許の出願人である原告は，本件特許の出願手続において，「ほとんど全ての流通商品は，販売者や供給元（メーカーなど）との間で，共通した識別情報に基づき管理されており，正しくこの識別情報こそが，本願発明に記載されたＰＬＵ情報である」旨主張しており，注文情報に商品名，価格，個数などが含まれるにとどまる場合には，供給元を判別することが困難になる旨を主張している（乙４，５）。
以上によれば，本件特許発明にいう「ＰＬＵ情報」とは，「販売者や供給元（メーカーなど）との間で共通した識別情報」であって，商品名，価格，個数といった情報はこれに含まれないというべきである。なお，本件特許請求の範囲において，「ＰＬＵ情報」と「商品基礎情報」とは明確に区別して用いられているから，原告主張のように「ＰＬＵ情報」を「価格を含む商品基礎情報」と解釈することは誤りである。
これに対し，被告システムにおいてユーザ端末に送信される情報のうち，商品名，価格といった情報を除いたものは，Ｗｅｂサーバにおいて独自に付された識別情報であり，被告以外の者と共通して有する情報ではない（別紙被告システム説明書「２」参照）。
したがって，被告システムは，「ＰＬＵ情報」をユーザ端末に送信することはないから，被告方法は，構成要件Ｇを充足しない。
(ｶ)被告システムでは，商品ごとの注文情報を取得していないこと（構成要件Ｇ，Ｈ）
本件特許発明の構成要件Ｇでは，「商品ごとの注文情報が，Ｗｅｂブラウザを介して，該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいてリアルタイムに取得される」と規定されており，これは，注文情報が，注文単位ではなく，商品ごとに，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバに送信されることを規定したものである。この点，本件特許の出願人である原告は，本件特許の出願手続において，本件特許発明は，商品注文情報がバスケット単位（注文単位）でサーバに送信する引用例記載の構成とは異なり，商品単位で注文情報をサーバに送信することが可能であること，これにより複数のユーザから同一商品に対する申込みがあった場合に注文が可能となってしまうことを避けられることを明確にしている（乙５）。これに対し，本件ＥＣシステムにおいては，商品の注文は商品単位で行われる（別紙被告システム説明書「６」参照）。
したがって，被告システムは，「商品ごとの注文情報が，Ｗｅｂブラウザを介して，該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいてリアルタイムに取得される」ものではないから，被告方法は，構成要件Ｇを充足せず，同様の理由により，構成要件Ｈも充足しない。
(ｷ)被告システムは，注文情報をリアルタイムで売上管理ＤＢに反映していない
こと（構成要件Ｈ）
本件特許発明の構成要件Ｈでは，「上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置からリアルタイムで取得（受信）した上記商品の注文情報を売上管理ＤＢに反映する売上管理ＤＢへの登録過程を含む」と規定されている。
ここで，本件明細書は「ＰＯＳ（PointOfSales）システムは，商品が小売店で売れたその時点でその商品に関する情報を取得し，リアルタイムな管理を可能とすることを目的として構築されるシステムであり」と記載し（本件明細書の段落【０００２】），本件特許の出願人である原告は，本件特許の出願手続において，「ＰＯＳシステムは，販売時点における情報（ＰＬＵ情報や注文情報）がリアルタイムに管理，取得されるものである」と主張していることからすれば（乙５），本件特許発明は，商品の注文情報をリアルタイム，すなわち直ちに管理し，商品の注文情報が直ちに「売上管理ＤＢ」に反映されることを要件とするものというべきである。これに対し，被告システムでは，ユーザ端末から送信された注文情報は，一定時間ごとに基幹システムの注文情報ＤＢに保存され，その後に業務売上ＤＢに保存されるものであるから，リアルタイムに注文情報が業務売上ＤＢに反映されるわけではない。また，出荷日の指定を含む注文データの場合は，当該出荷日に至るまで，売上情報は業務売上ＤＢに反映されない（別紙被告システム説明書「７」参照）。(3)争点３（被告方法が本件特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか）について
（原告の主張）
ア「計算結果の注文情報」（構成要件Ｆ４）について仮に，構成要件Ｆ４について，「該数量に基づく計算」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」側で行われ，その計算結果が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」に送信されるべきものと解釈され，そのために被告方法が文言上，本件特許発明の技術的範囲に含まれないと判断されたとしても，被告方法は，次のとおり，本件特許発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するというべきである。
(ｱ)均等の第１要件について


本件特許発明の課題は，「専用のＰＯＳ通信機能／ＰＯＳ専用線を必要とせず，取扱商品の自由な変更が可能なＰＯＳシステムを実現すること」及び「上記従来の専用回線を用いた専用端末型ＰＯＳシステムの欠点を排除し，汎用のパソコン及びインターネットを用いて端末でのＰＯＳ処理を殆ど無くし，端末側の入力情報に基づきサーバ側ですべてのＰＯＳ処理を受け持つことにより，非常に安価で簡便なＰＯＳシステムを構築する」ことであり（本件明細書の段落【００１４】），本件特許発明は，同課題を解決するため，「ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）を用いてハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）で記述されたＨＴＭＬリソースを供給するサーバ装置（Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ装置）において，商品に関する基礎情報である商品基礎情報（ＰＬＵマスタＤＢ）が管理され」（同【００１５】）るなど「Ｗｅｂサーバー装置が全ての情報を保有・供給」（同【００２４】）し，「一般的なＷｅｂサーバ・クライアントシステム上でＰＯＳ機能が実現される」こととして，これにより，「低価格なＰＯＳシステムを実現することが可能となると同時に，ＰＯＳ専用線を敷設することなくインターネット等の公衆ネットワークやＬＡＮを用いてサーバ装置とクライアント装置を低コストで接続することが可能」としたものである（同【００２９】）。
そうすると，本件特許発明の本質的部分は，情報の管理をＷｅｂサーバに一元化し，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳ機能を実現した点にあるといえるから，ユーザの入力（選択）した数量に基づく計算が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」側で行われるか，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」側で行われるかは，本件特許発明の本質的部分に係る相違ではない。したがって，均等の第１要件を充足する。
(ｲ)均等の第２要件について
「ユーザの入力（選択）した数量に基づいてＷｅｂ－ＰＯＳクライアント装置側で計算が行われ，その計算結果をＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが取得（受信）する構成」を「ユーザの入力（選択）した数量をＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが取得（受信）し，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムで該数量に基づく計算が行われる構成」に置き換えたとしても，システムの構成等の変更は特段必要なく（甲２３，２４），いずれの場合においても，ＰＯＳ通信機能やＰＯＳ専用線等を必要とせず，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳシステムを構築可能とするという本件特許発明の目的を達することができ，売上管理という本件特許発明の作用効果も同様に達成される（本件明細書の段落【０１３７】）。したがって，均等の第２要件を充足する。
(ｳ)均等の第３要件について
「ユーザの入力（選択）した数量に基づいてＷｅｂ－ＰＯＳクライアント装置側で計算が行われ，その計算結果をＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが取得（受信）する構成」と「ユーザの入力（選択）した数量をＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが取得（受信）し，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムで該数量に基づく計算が行われる構成」との違いは，計算という処理をクライアント側で行うかサーバ側で行うかというコンピュータ・ネットワークにおける各コンピュータの情報処理分担の問題にすぎず，被告システムの稼働時（平成２２年３月）において，前者を後者に置換することは，当業者であれば容易に想到することができた。したがって，均等の第３要件を充足する。
(ｴ)均等の第４要件について
被告方法は，本件特許の原出願日当時の公知技術と同一であるとか，公知技術から容易に推考できたものではない。
したがって，均等の第４要件を充足する。
(ｵ)均等の第５要件について
本件特許の出願手続において，被告方法が本件特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情は存在しない。
この点，被告は，本件特許の出願人である原告が，本件特許の出願手続において，平成２３年１０月９日付け手続補正書（乙１５）による補正（以下「第１手続補正」という。）では，「該数量に基づく計算」をサーバ側で行う構成のみを本件特許請求の範囲に付加しようとしていたが，同補正が却下された後にした平成２４年７月２２日付け手続補正書（乙１８）による補正（以下「第２手続補正」という。）では，「該数量に基づく計算」をクライアント側で行う構成としたという経緯があることを理由として，原告が，第２手続補正により「該数量に基づく計算」をサーバ側で行う構成を明確に認識しながら，これを意識的に除外した旨主張する。しかし，第１手続補正は却下されているから（乙１６），第１手続補正により発明を限定したということはできない。
この点を措くとしても，第２手続補正のうち，構成要件Ｆ４に関する部分は，平成２３年８月１１日付け拒絶理由通知（乙１４）に記載された拒絶理由のうち，特許法３６条６項１号の拒絶理由を解消するため，すなわちサポート要件を満たすために行われたものであるから，計算をサーバ側で行う構成を意識的に除外するものではなく，外形的に，当該構成が本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解される行動と評価することはできないというべきである。したがって，均等の第５要件を充足する。
イ「タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペン」（構成要件Ｄ）について仮に，構成要件Ｄについて，Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置が「タッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペン」を入力手段として備えなければならないと解釈され，そのために被告方法が文言上，本件特許発明の技術的範囲に含まれないと判断されたとしても，被告方法は，次のとおり，本件特許発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するというべきである。
(ｱ)均等の第１要件


前記ア(ｱ)のとおり，本件特許発明の本質的部分は，情報の管理をＷｅｂサーバに一元化し，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳ機能を実現した点にあるというべきところ，クライアント装置がいかなる入力手段を備えているかという相違は，本件特許発明の本質的部分に係るものとはいえない。したがって，均等の第１要件を充足する。
(ｲ)相違点を置換しても特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を
有すること（均等の第２要件）
「タッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペン」との構成を「タッチパネル，キーボード，マウス又は電子ペン」との構成に置き換えたとしても，ＰＯＳ通信機能やＰＯＳ専用線等を必要とせず，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳシステムを構築可能とするという本件特許発明の目的を達することができ，売上管理という本件特許発明の作用効果も同様に達成されるから，均等の第２要件を充足する。
(ｳ)置換が容易であること（均等の第３要件）
被告システムの稼働時（平成２２年３月）において，本件特許発明における「タッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペン」を備えるクライアント装置を「タッチパネル，キーボード，マウス又は電子ペン」を備えるクライアント装置に置換することは，当業者であれば容易に想到することができた。したがって，均等の第３要件を充足する。
(ｴ)均等の第４要件
被告方法は，本件特許の原出願日当時の公知技術と同一であるとか，公知技術から容易に推考できたものではない。
したがって，均等の第４要件を充足する。
(ｵ)均等の第５要件
本件特許の審査過程において，出願人である原告が本件特許請求の範囲から「タッチパネル，キーボード，マウス又は電子ペン」を備える構成を意識的に除外したなどの特段の事情は存在しないから，均等の第５要件を充足する。
ウ「ＰＯＳ」について
仮に，本件特許発明にいう「ＰＯＳ」が小売店等の実店舗において販売時点情報管理を行うことを意味する解釈され，そのために被告方法が本件特許の文言上侵害しないとされたとしても，被告方法は，次のとおり，本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，その技術的範囲に属するというべきである。
(ｱ)均等の第１要件について
前記ア(ｱ)のとおり，本件特許発明の本質的部分は，情報の管理をＷｅｂサーバに一元化し，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳ機能を実現した点にあるというべきところ，クライアント装置が実店舗にあるか，ＥＣサイトの消費者の手元にあるかという相違は，本件特許発明の本質的部分に係るものとはいえないから，均等の第１要件を充足する。
(ｲ)均等の第２要件について
本件特許発明において「店頭売り」（クライアント装置を実店舗に設置する場合）を「ネット売り」（ユーザの手元に置いた場合）に置き換えたとしても，ＰＯＳ通信機能やＰＯＳ専用線等を必要とせず，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳシステムを構築可能とするという本件特許発明の目的を達することができ，売上管理という本件特許発明の作用効果も同様に達成される。したがって，均等の第２要件を充足する。
(ｳ)均等の第３要件について
被告システムの稼働時（平成２２年３月）において，本件特許発明をＥＣサイトでの販売管理に利用すること，すなわち「店頭売り」を「ネット売り」に置換することは，当業者であれば容易に想到することができた。したがって，均等の第３要件を充足する。
(ｴ)均等の第４要件について
被告方法は，本件特許の原出願日当時の公知技術と同一であるとか，公知技術から容易に推考できたものではない。
したがって，均等の第４要件を充足する。
(ｵ)均等の第５要件について
本件特許の出願手続において，被告方法が本件特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの特段の事情は存在しない。
したがって，均等の第５要件を充足する。
（被告の主張）
ア「計算結果の注文情報」（構成要件Ｆ４）について
(ｱ)均等の第１要件について
原告は，本件特許発明の本質的部分が，情報の管理をＷｅｂサーバに一元化し，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳ機能を実現した点にあると主張するが，かかる点は，本件特許の出願前から広く知られた周知技術であって（甲５，乙１９，２０），本件特許発明の本質的部分，すなわち先行技術と対比して確定されるべき課題の解決手段における特徴的原理に係る部分とは認められないから，原告の上記主張は失当である。
(ｲ)均等の第２要件ないし第４要件について
争う。
(ｳ)均等の第５要件について
本件特許請求の範囲には，当初，計算をクライアント側とサーバ側のいずれで行うかについて何らの限定も付されておらず，また，本件明細書の段落【０１３７】には，「該数量に基づく計算」をサーバ側とクライアント側のいずれでも行うことができることが明確に記載されていた。
本件特許の出願人である原告は，その後の第１手続補正（乙１５）により，「該数量に基づく計算」をサーバ側で行う構成のみを本件特許請求の範囲に含めたが，同補正が却下された後にした第２手続補正（乙１８）では，「該数量に基づく計算」をクライアント側で行う構成に変更した（構成要件Ｆ４に対応する文言）。そうすると，本件特許の出願人である原告は，第２手続補正により，「該数量に基づく計算」をサーバ側で行う構成を明確に認識しながら，これを意識的に除外し，同計算がクライアント側で行われることを明確にしたのであるから，均等の第５要件を充足しない。
なお，手続補正により外形的に特許請求の範囲が限定された以上，当該手続補正が拒絶理由を回避するために行われたか否かにかかわらず，均等の第５要件にいう特段の事情があると認められるべきである。
イ「タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペン」（構成要件Ｄ）について
(ｱ)均等の第１要件について
前記ア(ｱ)のとおり，原告が本質的部分であると主張するところの，情報の管理をＷｅｂサーバに一元化し，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳ機能を実現したとの点は，本件特許の出願前から広く知られた周知技術であって，本件特許発明の本質的部分とは認められない。
(ｲ)均等の第２要件及び第３要件について
争う。
(ｳ)均等の第５要件について


１争点２（被告方法が文言上，本件特許発明の技術的範囲に属するか）について(1)事案に鑑み，まず，構成要件Ｆ４の充足性について検討する
(2)ア本件請求項１の記載によれば，本件特許発明は，「Ｗｅｂサーバ・クライアント・システム」（構成要件Ａ）において実現される「Ｗｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システムの制御方法」（構成要件Ｉ）に関する発明であって，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」が備えるべき構成を構成要件Ｃにおいて規定し，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」が備えるべき構成を構成要件Ｄにおいて規定した上で，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」と「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」との基本的な関係について，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」上の「Ｗｅｂブラウザ」から「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」にアクセスすると，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」から「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に対し，当該装置において商品の選択や発注に係るユーザ操作を受け付ける「ＨＴＭＬリソース」が提供されること，当該ユーザ操作に基づく商品の売上情報が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」において管理されることを構成要件Ｅにおいて規定し，さらに，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」上の「Ｗｅｂブラウザ」による処理が，少なくとも（構成要件Ｆ１），「カテゴリーの変更または入力（選択）に関する表示制御過程」（構成要件Ｆ２），「商品識別情報の入力（選択）のための表示制御過程」（構成要件Ｆ３）及び「商品注文内容の表示制御過程」（構成要件Ｆ４）を含むべきことを構成要件Ｆにおいて規定していることが認められる
これらのうち，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」上の「Ｗｅｂブラウザ」による処理について具体的にみると，まず，「カテゴリーの変更または入力（選択）に関する表示制御過程」については，①「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」から「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に取扱商品に関する基礎情報に含まれたカテゴリーに対応する「カテゴリーリスト」を含む「ＨＴＭＬリソース」が供給され，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」の「表示装置」に「カテゴリーリスト」が表示されること，②ユーザが，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」の「入力手段」により，表示された上記①の「カテゴリーリスト」からカテゴリーを変更又は入力（選択）するごとに，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」に変更又は入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報を含む「ＨＴＭＬリソース」を要求する「ＨＴＴＰメッセージ」を送信すること，③「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」が上記②で受信した「ＨＴＴＰメッセージ」に基づき，変更又は入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報を抽出して，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に同情報を含む「ＨＴＭＬリソース」を送信し，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」の「表示装置」に変更又は入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報からなる商品リストが表示されることがそれぞれ規定されているものと認められる（以上につき，構成要件Ｆ２）
次に，「商品識別情報の入力（選択）のための表示制御過程」においては，④ユーザが「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」の「入力手段」により，上記③のとおり表示された商品リストにつき商品識別情報を入力（選択）するごとに，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」に同商品識別情報に対応する商品基礎情報を問い合わせること，⑤「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に上記④のとおり問い合わせられた商品識別情報に対応する商品基礎情報を送信し，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」の「表示装置」に商品基礎情報に基づく商品の情報が表示されることがそれぞれ規定されているものと認められる（以上につき，構成要件Ｆ３）
さらに，「商品注文内容の表示制御過程」については，⑥上記⑤のとおり表示された商品の情報について，「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われると共に，前記入力（選択）された商品識別情報と該商品識別情報に対応して取得された上記商品基礎情報に基づく商品の注文明細情報が該入力手段を有する表示装置に表示されると共に，ユーザが，該入力手段によりオーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）を行うと，該商品の注文明細情報に対する該数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）される」ことが規定されているものと認められる（構成要件Ｆ４）


本件特許請求の範囲には，構成要件Ｄに関する部分に関して，「該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置においては，…タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペン，またはスキャナ装置からなる入力手段」と記載されていたが，本件特許の出願人である原告は，第１手続補正（乙１５）及び第２手続補正（乙１８）により，当該部分を「上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置が，タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペンからなる入力手段」と補正し，タッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペンのすべてを含む構成に限定した。
そうすると，本件特許の出願人である原告は，第２手続補正により，「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」につき，タッチパネル，キーボード，マウス及び電子ペンのすべてを含む構成に意識的に限定したというべきである。したがって，均等の第５要件を充足しない。
ウ「ＰＯＳ」について
(ｱ)均等の第１要件との点について
前記ア(ｱ)に記載のとおり，原告が本質的部分であると主張するところの，情報の管理をＷｅｂサーバに一元化し，一般的なＷｅｂサーバ・クライアント・システム上でＰＯＳ機能を実現したとの点は，本件特許の出願前から広く知られた周知技術であって，本件特許発明の本質的部分とは認められない。
(ｲ)均等の第２要件及び第３要件について
争う。
(4)争点４（損害額）について
（原告の主張）
本件特許権は，平成２４年９月２８日に設定登録されているところ，原告は，同日以降，被告による被告方法の使用により，本件特許権を侵害されている。被告は，平成２４年９月２８日から本件訴訟の提起日である平成２６年１０月１６日までの間，本件ＥＣサイトにおける各種商品の販売によって，少なくとも年間１００億円の売上をあげている。
そして，被告による本件特許発明の実施に対し，原告が受けるべき金銭の額（特許法１０２条３項）は，上記各売上高の３パーセントを下らない。したがって，被告による本件特許権の侵害によって，原告は，平成２４年９月２８日から平成２６年１０月１６日までの間に，少なくとも６億円の損害を受けたというべきである。
また，原告は，本件訴訟追行のための弁護士費用として，上記損害の１０パーセントに相当する６０００万円の損害も受けた。
（被告の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
イ上記アの解釈は，本件特許の出願手続からも裏付けられるところである。すなわち，証拠（乙１３ないし１８）によれば，本件特許の出願人である原告は，本件特許の出願手続において，当初（分割出願時）は，「数量に基づく計算」を「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」により行うか，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」により行うかについて，本件特許請求の範囲により規定していなかったところ，第１手続補正により，本件特許請求の範囲に「３）商品オーダ内容の操作に関する表示制御，すなわち，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の注文明細情報について，ユーザが，該入力手段により，オーダ内容（数量）を入力（選択）すると，該オーダ内容に基づく計算が上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて行われると共に，その結果が上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置に通知され，また，ユーザが，該入力装置により，オーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）を行うと，該商品の注文明細情報に対する該オーダ内容に基づく計算結果の販売情報または注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）されること」との構成を付加しようとしたこと，特許庁審査官は，同構成を付加する補正は，願書に最初に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく，特許法１７条の２第３項に違反するなどの理由により，第１手続補正を同法５３条１項により却下する旨の決定をしたこと，原告は，同却下決定を受けて，第２手続補正により，本件特許請求の範囲に「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われると共に，」との構成を付加したことが認められる。上記手続に照らせば，原告は，第２手続補正により，「該数量に基づく計算」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」により行われ，その結果が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に通知される構成を本件特許請求の範囲から除外したと解するのが相当である（なお，本件明細書の段落【０１３７】の記載は，上記判断を左右するものではない。）。
(3)原告は，構成要件Ｆ４にいう「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われる」とする「計算」について，同計算が行われるのは「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」側に限定されるものではない旨主張するが，上記説示したところに照らし，採用することができない。(4)以上の解釈を前提に，被告方法が構成要件Ｆ４を充足するか検討する。証拠（乙１）によれば，被告方法においては，「（ユーザ端末の）表示画面上で，商品の『数量』を入力して『カートに追加』がクリックされると，数量の情報がＷｅｂサーバに送られて金額の計算が行われ，計算結果が顧客のコンピュータに送られて表示され・・・ユーザ端末において，入力した数量に基づく金額の計算が行われることはない」（被告システム説明書「４」参照）と認められる（なお，この点は，原告も否定していない。）。
そうすると，仮に，被告システムにおける「ユーザ端末」が本件特許発明にいう「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に該当するとしても，構成要件Ｆ４にいう「該数量に基づく計算」は，当該ユーザ端末において行われないのであるから，被告方法は，構成要件Ｆ４を充足しない。
(5)以上によれば，構成要件Ｆ４以外の各構成要件の充足性につき検討するまでもなく，被告方法が文言上，本件特許発明の技術的範囲に属するということはできない。
２争点３（被告方法が本件特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか）について


(1)特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても，①同部分が特許発明の本質的部分ではなく（第１要件），②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって（第２要件），③上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（第３要件），④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく（第４要件），かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（第５要件）は，同対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許請求の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。
(2)事案に鑑み，まず，前記１において認定説示した本件特許発明と被告方法とが相違する部分（構成要件Ｆ４と被告方法との相違部分）に関し，均等の第５要件（上記(1)⑤）の成否を検討する。
前記１(3)において認定説示したとおり，本件特許の出願人である原告は，本件特許の出願手続において，当初（分割出願時）は，「数量に基づく計算」を「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」により行うか，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」により行うかについて，本件特許請求の範囲により規定していなかったところ，第１手続補正により，本件特許請求の範囲に「３）商品オーダ内容の操作に関する表示制御，すなわち，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の注文明細情報について，ユーザが，該入力手段により，オーダ内容（数量）を入力（選択）すると，該オーダ内容に基づく計算が上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて行われると共に，その結果が上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置に通知され，また，ユーザが，該入力装置により，オーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）を行うと，該商品の注文明細情報に対する該オーダ内容に基づく計算結果の販売情報または注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）されること」との構成を付加しようとしたこと，特許庁審査官は，同構成を付加する補正は，願書に最初に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく，特許法１７条の２第３項に違反するなどの理由により，第１手続補正を同法５３条１項により却下する旨の決定をしたこと，原告は，同却下決定を受けて，第２手続補正により，本件特許請求の範囲に「ユーザが，該入力手段により数量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われると共に，」との構成を付加したことが認められ，また，同補正により，本件請求項１記載の発明は，「該数量に基づく計算」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」により行われるものに限定されたと解すべきである。そうすると，原告は，本件特許の出願手続において，被告方法のような「該数量に基づく計算」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」により行われ，その結果が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に通知される構成について，これを明確に認識しながら，あえて本件特許請求の範囲から除外したものと外形的に評価し得る行動をとったものというべきである（なお，原告は，前記１において認定説示した本件特許発明と被告方法とが相違する部分〔構成要件Ｆ４と被告方法との相違部分〕以外については，被告方法が本件特許発明と同一であるか，少なくとも均等であると主張しているのであるから，同主張を前提とする限り，被告方法は，客観的にみて，本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたることになるといえる。）。
この点，原告は，第１手続補正が却下されているとか，第２手続補正のうち，構成要件Ｆ４に関する部分は，サポート要件（特許法３６条６項１号）違反の拒絶理由の解消を目的としたものであるなどと主張するが，第１手続補正が却下されたとの事実は，出願人である原告が，被告方法のような「該数量に基づく計算」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」により行われ，その結果が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」に通知される構成を明確に認識していたとの上記認定を左右するものではなく，また，原告が当該構成を明確に認識しており，第２手続補正により本件請求項１記載の発明が「該数量に基づく計算」が「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置」により行われるものに限定されたと解される以上，第２手続補正のうち，構成要件Ｆ４に関する部分についての補正の目的が原告主張のとおりであったとしても，被告方法のような構成をあえて本件特許請求の範囲から除外したものと外形的に評価し得る行動をとったとの上記認定判断が左右されるものではない。したがって，均等の第５要件の成立は，これを認めることができない。(3)以上によれば，均等のその余の要件の成否，及び構成要件Ｆ４以外の各構成要件の充足性（均等の成否を含む。）につき検討するまでもなく，被告方法が本件特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということはできない。
３結論
よって，その余の争点につき検討するまでもなく，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
笹本哲   朗
裁判官
天野研   司


平成３０年（受）第２３４号損害賠償等請求事件
平成３１年３月５日第三小法廷判決
主      文
原判決を破棄し，第１審判決を取り消す。
被上告人の請求をいずれも棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理      由
上告代理人平田直継の上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）
について
１原審が適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)上告人ら及び被上告人は，いずれも札幌市内の区分所有建物５棟から成る総戸数５４４戸のマンション（以下「本件マンション」という。）の団地建物所有者である。
(2)本件マンションにおいて，団地建物所有者又は専有部分の占有者（以下，これらを併せて「団地建物所有者等」という。）は，個別に北海道電力株式会社（以下「電力会社」という。）との間で専有部分において使用する電力の供給契約（以下「個別契約」という。）を締結し，団地共用部分である電気設備を通じて電力の供給を受けている。
(3)平成２６年８月に開催された本件マンションの団地管理組合法人（以下「本件団地管理組合法人」という。）の通常総会において，専有部分の電気料金を削減するため，本件団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結し，団地建物所有者等が本件団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の供給契約を締結して電力の供給を受ける方式（以下「本件高圧受電方式」という。）への変更をする旨の決議がされた。本件高圧受電方式への変更をするためには，個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要とされている。(4)平成２７年１月に開催された本件団地管理組合法人の臨時総会において，本件高圧受電方式への変更をするため，電力の供給に用いられる電気設備に関する団地共用部分につき建物の区分所有等に関する法律（以下「法」という。）６５条に基づく規約を変更し，上記規約の細則として「電気供給規則」（以下「本件細則」という。）を設定する旨の決議（以下，上記(3)の決議と併せて「本件決議」という。）がされた。本件細則は，本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めており，本件決議は，本件細則を設定することなどにより団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるものであった。(5)本件団地管理組合法人は，平成２７年２月，本件決議に基づき，個別契約を締結している団地建物所有者等に対し，その解約申入れ等を内容とする書面を提出するよう求め，上告人ら以外の上記団地建物所有者等は，遅くとも同年７月までに上記書面を提出した。しかし，本件決議に反対していた上告人らは，上記書面を提出せず，その専有部分についての個別契約の解約申入れをしない。２本件は，被上告人が，上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをすべきという本件決議又は本件細則に基づく義務に反して上記解約申入れをしないことにより，本件高圧受電方式への変更がされず，被上告人の専有部分の電気料金が削減されないという損害を被ったと主張して，上告人らに対し，不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
３原審は，前記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断して，被上告人の請求を認容すべきものとした。
本件マンションにおいて電力は団地共用部分である電気設備を通じて専有部分に供給されており，本件決議は団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するなどして本件高圧受電方式への変更をすることとしたものであって，その変更をするためには個別契約の解約が必要である。したがって，上記変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした本件決議は，法６６条において準用する法１７条１項又は１８条１項の決議として効力を有するから，上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをしないことは，本件決議に基づく義務に反するものであり，被上告人に対する不法行為を構成する。４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
(1)前記事実関係等によれば，本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には，団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの，本件決議のうち，団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は，専有部分の使用に関する事項を決するものであって，団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって，本件決議の上記部分は，法６６条において準用する法１７条１項又は１８条１項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは，本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。(2)そして，本件細則が，本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても，その部分は，法６６条において準用する法３０条１項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく，同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら，団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは，それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし，また，本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず，この変更がされないことにより，専有部分の使用に支障が生じ，又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
また，その他上告人らにその専有部分についての個別契約の解約申入れをする義務が本件決議又は本件細則に基づき生ずるような事情はうかがわれない。(3)以上によれば，上告人らは，本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うものではなく，上告人らが上記解約申入れをしないことは，被上告人に対する不法行為を構成するものとはいえない。
５これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，以上に説示したところによれば，被上告人の請求はいずれも理由がないから，第１審判決を取り消し，同請求をいずれも棄却すべきである。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。(裁判長裁判官岡部喜代子    裁判官   山崎敏充裁判官     戸倉三郎裁判官
林景一    裁判官宮崎裕子)


平成２９年９月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ワ）第３０８７２号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２９年３月２４日
判             決
原告       興和株   式会社
同訴訟   代理人   弁護士        北原潤   一
同       佐志原   将   吾
同補佐   人弁理   士      中嶋俊   夫
同       鈴木智   久
同       見澤茂   樹
被告       東和薬   品株式   会社
同訴訟   代理人   弁護士        新保克   芳
同         洞敬
同         酒匂禎   裕
主             文
１被告は，別紙物件目録記載の製品を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
２被告は，前項の製品を廃棄せよ。
３この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。４訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文第１項及び第２項と同旨
第２事案の概要等
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「医薬」とする特許第５１９０１５９号の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。また，本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。）を有する原告が，別紙物件目録記載の名称（販売名）の医薬品（錠剤とその包装からなる。以下「被告製品」という。）は，本件特許の願書に添付した特許請求の範囲（以下「本件特許請求の範囲」という。）の請求項２記載の発明（以下「本件発明２」といい，本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明２についての特許」という。）の技術的範囲に属するから，被告が被告製品を製造し，販売し，販売の申出をすることは，本件特許権を侵害する行為であると主張して，被告に対し，特許法１００条１項に基づき，被告製品の製造，販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに，同条２項に基づき，被告製品の廃棄を求める事案である（なお，原告は，請求原因として，被告製品が本件特許請求の範囲の請求項１記載の発明〔以下「本件発明１」という。〕の技術的範囲に属することも主張していたが，平成２９年３月２４日の第９回弁論準備手続期日において，「請求項１に基づく請求は撤回する」旨述べ，被告は，同期日において，これについては「異議はない」旨述べた。）。
被告は，被告製品が本件発明２の技術的範囲に属することを認めた上で，①被告が被告製品につき先使用権（特許法７９条）を有すること，②本件発明２が進歩性を欠き（同法２９条２項），本件発明２についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものであること（同法１０４条の３第１項）を主張し，争っている。２前提事実等（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実関係。なお，書証番号は，特記しない限り枝番の記載を省略する。）
⑴当事者
原告及び被告は，いずれも医薬品の製造，販売等を業とする株式会社である。
⑵本件特許権
ア原告は，次の事項により特定される本件特許権を有している（甲１，２）。
特許番号     特許第５１９０１５９号
発明の名称     医薬
出願日    平成２４年８月８日（以下「本件出願日」という。）
出願番号     特願２０１２－５４６２６９号
国際出願番号     ＰＣＴ／ＪＰ２０１２／０７０１６３
登録日    平成２５年２月１日
特許請求の範囲   別紙特許公報写しの【特許請求の範囲】欄記載のとおりイ(ｱ)本件発明１（本件特許請求の範囲の請求項１記載の発明）は，次のとおり，構成要件に分説することができる（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ：次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）カルメロース及びその塩，クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる
群から選ばれる１種以上；
を含有し，かつ，
Ｂ：水分含量が２．９質量％以下である固形製剤が，
Ｃ：気密包装体に収容して
Ｄ：なる医薬品。
(ｲ)本件発明２（本件特許請求の範囲の請求項２記載の発明）は，構成要件Ａないし同Ｄ（引用に係る本件特許請求の範囲の請求項１記載の発明の構成要件）と，次のＥのとおり，構成要件に分説することができる。
Ｅ：固形製剤の水分含量が１．５～２．９質量％である，
⑶被告の行為


ア被告は，被告製品の製造，販売及び販売の申出をしている。イ被告製品は，有効成分であるピタバスタチンカルシウム水和物（ピタバスタチンカルシウムとして４ｍｇ）のほか，クロスポピドンを含有する錠剤（口腔内崩壊錠〔ＯＤ錠〕）をＰＴＰ包装してなる医薬品であり（甲３，４，５の２），構成要件Ａ，Ｃ及びＤを充足する。被告製品を構成する錠剤（包装を含まない。以下「被告錠剤」という。なお，被告錠剤と被告製品の製造販売承認申請のために実施された各種試験に供する目的で製造された錠剤を総称して「本件４ｍｇ錠剤」という。）の水分含量は，１．５～２．９質量％の範囲内にあり（この範囲内にあるとの限度で，争いがない。），被告製品は，構成要件Ｂ及びＥを充足する。したがって，被告製品は，本件発明２の構成要件を全て充足し，同発明の技術的範囲に属する（なお，被告は，被告錠剤の水分含量につき，被告の依頼した株式会社住化分析センターの測定結果では２．３０重量％であった〔乙１６〕として，原告の測定結果１．５８～２．０２質量％〔甲６〕については争っているものの，被告製品が本件発明２の技術的範囲に属することについては，認めている。）。ウ被告は，ピタバスタチンカルシウム水和物及びクロスポピドンを含有する錠剤（口腔内崩壊錠〔ＯＤ錠〕）をＰＴＰ包装してなる医薬品として，被告製品のほか，「ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ『トーワ』」なる名称（販売名）の医薬品及び「ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ『トーワ』」なる名称（販売名）の医薬品（以下「本件２ｍｇ製品」といい，本件２ｍｇ製品を構成する錠剤〔包装を含まない。〕と同製品の製造販売承認申請のために実施された安定性試験，生物学的同等性試験，その他の試験〔以下，これらを併せて「治験」という。〕に供する目的で製造された錠剤とを総称して「本件２ｍｇ錠剤」という。なお，本件２ｍｇ錠剤又は本件４ｍｇ錠剤であって，上市された製品を構成するものを「実生産品」と，治験に供されたものを「サンプル薬」という。）を製造販売している。
３争点
⑴被告は先使用権を有するか（争点１）
⑵本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか
（争点２）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（被告は先使用権を有するか）について
【被告の主張】
⑴被告の先使用権について
ア被告は，後記⑵のとおり，本件出願日（平成２４年８月８日）前から本件２ｍｇ製品に係る事業（同製品の製造販売）の準備を行っており，同製品に係る事業について先使用権（特許法７９条）を有する。そして，先使用権の範囲は，現に事業の準備をしていた特定の実施形式に限定されるものではなく，単なる設計変更など通常想定される実施形式にも及ぶところ，被告製品を構成する被告錠剤は，本件２ｍｇ製品を構成する本件２ｍｇ錠剤と成分（有効成分，添加物）及び剤形が全て同一であって，同錠剤における各成分の量を単に２倍にしたものにすぎず，水分含量についても差がないから，被告製品は，本件２ｍｇ製品に関して被告が有する先使用権の範囲に属するものである。
イ被告は，後記⑶のとおり，本件出願日前から被告製品それ自体に係る事業（被告製品の製造販売）の準備を行っているから，この点からも，被告製品に係る事業について先使用権を有する。
⑵本件２ｍｇ製品について
ア被告は，本件２ｍｇ製品の製造販売に必要となる厚生労働大臣の承認を得るため，本件出願日（平成２４年８月８日）までに，本件２ｍｇ錠剤の処方を決定し，同処方に従ってサンプル薬を製造したものであるから，上記サンプル薬の製造を開始した時点において，事業（製造販売）の対象となる医薬品の内容が一義的に確定していたといえる。そして，被告は，本件２ｍｇ製品の承認申請のため，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬を使用して治験を実施し，安定性試験の一つである長期保存試験を除き，全て本件出願日までに完了した。被告の上記一連の行為は，特許法７９条にいう「事業の準備」に該当するから，被告は，本件２ｍｇ製品に関して先使用権を有するといえる。


イ本件２ｍｇ錠剤の実生産品は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬と成分及び剤形が同一であり，以下のとおり，錠剤の水分含量にも違いがない。(ｱ)本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）の水分含量（カールフィッシャー法による測定値）は，２．２４％である（乙１６）。本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３。錠剤製造後，ＰＴＰ包装とアルミピロー包装がされ，その状態のまま被告の中央研究所の検体倉庫で保存され，製造当時の水分含量が保持されていたもの。）の水分含量（カールフィッシャー法による測定値）は，２．６７％である（乙３２）。(ｲ)本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）は，●（省略）●その製造に用いられたＡ顆粒及びＢ顆粒（本件２ｍｇ錠剤及び本件４ｍｇ錠剤の製造に際しては，２つの顆粒〔被告において，有効成分を含む一方の顆粒を「Ａ顆粒」，もう一方の顆粒を「Ｂ顆粒」とそれぞれ呼んでいる。〕を別途製造し，両者を混合した上で打錠して錠剤としている。）の製造時の各水分含量（乾燥減量試験法による測定値）は，本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）の製造に用いられたＡ顆粒及びＢ顆粒の製造時の各水分含量（乾燥減量試験法による測定値）と同等である。すなわち，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）のＡ顆粒の乾燥減量は，同じ条件●（省略）●また，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）のＢ顆粒の乾燥減量も，同じ条件で測定されており，●（省略）●したがって，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）の水分含量（乾燥減量試験法によるＡ顆粒及びＢ顆粒の測定値に基づいて算出される値）は，●（省略）●同等であるといえる。⑶本件４ｍｇ製品に関する先使用権の成立についてア被告は，被告製品（本件４ｍｇ製品）の製造販売に必要となる厚生労働大臣の承認を得るため，本件出願日（平成２４年８月８日）までに，本件４ｍｇ錠剤の処方を決定し，同処方に従ってサンプル薬を製造したものであるから，上記サンプル薬の製造を開始した時点において，事業（製造販売）の対象となる医薬品の内容が一義的に確定していたといえる。そして，被告は，被告製品（本件４ｍｇ製品）の承認申請のため，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬を使用して治験を実施し，本件出願日までに，安定性試験につき一定の結果を得ており，生物学的同等性確認のための溶出試験の本試験も完了していた。被告の上記一連の行為は，特許法７９条にいう「事業の準備」に該当するから，被告は，被告製品（本件４ｍｇ製品）に関して先使用権を有するといえる。
イ本件４ｍｇ錠剤の実生産品（被告錠剤）は，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬と成分及び剤形が同一であり，以下のとおり，錠剤の水分含量にも違いがない。(ｱ)本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）の水分含量（カールフィッシャー法による測定値）は，２．３０％である（乙１６）。本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３。錠剤製造後，ＰＴＰ包装とアルミピロー包装がされ，その状態のまま被告の中央研究所の検体倉庫で保存され，製造当時の水分含量が保持されていたもの。）の水分含量（カールフィッシャー法による測定値）は，２．１２％である（乙３２）。(ｲ)本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）は，平成２４年３月２７日の製造時には，錠剤としての水分含量の測定は行われていないが，その製造に用いられたＡ顆粒及びＢ顆粒の製造時の各水分含量（乾燥減量試験法による測定値）は，本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）の製造に用いられたＡ顆粒及びＢ顆粒の製造時の各水分含量（乾燥減量試験法による測定値）と同等である。すなわち，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）のＡ顆粒の乾燥減量は，同じ条件（本件２ｍｇ錠剤の場合と同じ）で測定されており，●（省略）●また，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）のＢ顆粒の乾燥減量も，同じ条件で測定されており，●（省略）●）。したがって，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）の水分含量（乾燥減量試験法によるＡ顆粒及びＢの測定値に基づいて算出される値）は，●（省略）●同等であるといえる。
【原告の主張】
⑴被告の主張は，否認し又は争う。
⑵以下のとおり，被告が提出した証拠によっては，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が，その製造当時，本件発明２の構成要件Ｅを備えていたことが立証されたとはいえない。
そもそも，実生産品とサンプル薬とは少なくともＢ顆粒の水分含量の管理範囲が異なっているから，サンプル薬が実生産品と同じ工程により製造されているとはいえない。


また，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）について被告が主張する水分含量（カールフィッシャー法による測定値）は，これらのサンプル薬が製造された当時のものではないところ，ＰＴＰ包装やアルミピロー包装をしていても吸湿性があることは，多くの医薬品について確認されているところであって（甲１５，１９），上記サンプル薬についても，保存中に水分含量が増加している可能性が高く，製造時に本件発明２の構成要件Ｅを備えていたことが立証されたとはいえない。被告は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）の製造に用いられたＡ顆粒及びＢ顆粒の製造時の各水分含量（乾燥減量試験法による測定値）並びにこれに基づいて算出されるサンプル薬の水分含量に基づく主張もするが，被告の主張するカールフィッシャー法による測定値との間に大きな乖離がある。日本薬局方が水分測定法としてカールフィッシャー法と乾燥減量試験法を挙げている（甲２０）のは，両者の測定値に大きな乖離がないことを前提とするものと理解できるし，実際にもほとんど異ならないこと（甲１３）からすれば，上記サンプル薬が，その製造時に本件発明２の構成要件Ｅを備えていたことが立証されたとはいえない。⑶仮に，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－３０３）が，その製造当時，構成要件Ｅを備えていたと認定されたとしても，被告が本件出願日までに製造していた他のロットについても，同様に構成要件Ｅを備えていたか否かは明らかでなく，本件出願日までに，本件２ｍｇ製品又は本件４ｍｇ製品（被告製品）の内容が，本件発明２の構成要件Ｅを備えるものとして，一義的に確定していたことが立証されたとはいえない。
⑷被告製品（本件４ｍｇ製品）と本件２ｍｇ製品とは，含量が異なることに起因して，疾患治療における位置付けが大きく異なること，溶出性についての規格及び試験方法が異なることからすれば，両者は，医薬品としての実質的な内容が異なるものというべきであるから，仮に，本件２ｍｇ製品に関して先使用権が成立するとしても，被告製品（本件４ｍｇ製品）にまで及ぶものではない。２争点２（本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか）について
【被告の主張】
⑴被告主張の要旨
本件発明２は，以下のとおり，当業者が，本件出願日前に頒布された刊行物である特許第４９８１１９４号公報（乙７。以下「乙７公報」という。）記載の発明（以下「乙７発明」という。）及び周知の技術事項（乙８ないし１４参照）に基づいて，容易に発明をすることができたものであって，進歩性を欠く。したがって，本件発明２についての特許は，特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない（特許法１０４条の３）。
⑵乙７発明
乙７公報において，乙７発明は，ラクトン体の生成を抑制することを目的とし（【００１１】，【００１２】），口腔内崩壊型錠剤として所望の添加剤を加えて成形されるものであって（【００５５】），製造例として，ピタバスタチンカルシウムと，クロスポピドン又は結晶セルロースを含む製剤として開示されている（【００８９】，【表４】）。
⑶乙７発明と本件発明２との一致点及び相違点
乙７発明は，ピタバスタチンカルシウムと，クロスポピドン又は結晶セルロースを含む医薬組成物である点で本件発明２と一致し，ラクトン体生成を抑制する目的を有している点でも同発明と共通するが，次の３点で相違する。乙７発明は，塩化カルシウムなどのアルカリ土類金属塩化物を必須成分としているのに対し，本件発明２は，これを必須成分としていない点（以下「相違点１」という。）
本件発明２では，医薬組成物が気密包装体に収容されているのに対して，乙７発明では，この点が明示されていない点（以下「相違点２」という。）本件発明２では，「固形製剤の水分含量が１．５～２．９質量％である」のに対し，乙７発明では，固形製剤の水分含量の数値範囲が限定されていない点（以下「相違点３」という。）
⑷容易想到性について
ア相違点１について
乙７発明は，塩化カルシウムなどのアルカリ土類金属塩化物を必須成分としており，本件発明２は，本件特許請求の範囲の記載ではこれを必須成分としていないが，本件明細書に記載された処方例（【表２】，【表５】ないし【表７】）は，その多くが塩化カルシウムを含んでいることからすれば，相違点１は，実質的なものではない。
イ相違点２について
本件発明にいう「気密包装体」は，日本薬局方にも規定されているような通常の気密包装を行ったものにすぎない（本件明細書【００４６】）ところ，乙７発明では，医薬組成物が気密包装体に収容されていることが明示されていないものの，医薬組成物が気密包装されることは，技術常識であるから，当業者であれば，相違点２に係る本件発明２の構成に容易に想到し得たものである。
ウ相違点３について
(ｱ)相違点３に係る本件発明２の構成（固形製剤の水分含量の数値範囲）は，次のとおり，本件出願日における周知の技術事項（乙８ないし１４参照）を参酌することにより，当業者が適宜設定し得る範囲であった。


(ｲ)本件出願日において，次の事項が周知であった。まず，医薬組成物一般において薬物の分解をもたらす水分が製剤中に存在しないように乾燥させることは，技術常識であった（乙８ないし１０）。そして，特表２０１０－５３３２１０号公報（乙１１）には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素（レダクターゼ）阻害剤と，クロスポビドンからなり，水分含量を５％未満，好ましくは３％未満とする医薬組成物が開示されている（【請求項３】，【００１５】，【００１６】など）。同公報には，「本発明の第一の態様の別の実施形態は，５％未満の水分・・を含む」（【００１５】），「５％未満の水分を含む」（【請求項３】）との記載があり，その効果も開示されている（【００４１】）から，当業者は，これらの記載のとおり，水分含量のコントロールを試みるのであって，水分含量が具体的な裏付けをもって開示されているといえる。なお，「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤」には，ピタバスタチンが含まれる（本件明細書【０００２】など）。
また，中国特許出願公開第１９６９８４９号明細書（乙１２）には，ピタバスタチンと微結晶セルロースを含む，乾燥後の粒子の水分が０．７３％又は０．５１％である医薬組成物が開示し，その作用効果として，ラクトン体の生成抑制も確認している（訳文６頁）。
さらに，特表２０１３－５３６２１９号公報（乙１３。なお，同公報は，２０１２年３月１日の国際公開第２０１２／０２５９３９号公報と同内容である。）には，水分量を約５％ｗｔ／ｗｔ未満としてラクトン体等の生成を防止した，安定なピタバスタチンカルシウムが開示されており，その作用効果として，ラクトン体や５－オキソ（本件明細書にいう「５－ケト体」と同じ。）の抑制も確認している（【請求項１】，【００２０】，【表１】など）。
加えて，中国特許出願公開第１０１１９５６０３号明細書（乙１４）には，「含水率０．５～３％である請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム新結晶形」として，含水率０．５～３％（実施例１～３は，含水率１．５％，２．７％，０．６％）の安定なピタバスタチンカルシウムの新結晶形が示されている。(ｳ)以上のとおり，本件出願日当時，①医薬組成物において薬物の分解をもたらす水分が製剤中に存在しないように乾燥させることは，技術常識であったこと（乙８ないし１０），②ラクトン体等の生成を抑制して安定にするため，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤とクロスポビドンを含有して製剤としての水分量を５％未満（好ましくは３％未満）としたものが知られており（乙１１），ピタバスタチンと微結晶セルロースを含有して製剤としての水分量を０．７３％，０．５１％としたものも知られており（乙１２），ピタバスタチンカルシウム原薬について，含水量を低減させるとラクトン体等の不純物の生成が抑制され安定となることが，結晶形態にかかわらず（乙１３）あるいは特定の結晶形態（乙１４）において，知られていたことからすれば，乙７発明に接した当業者は，ラクトン体の生成を可能な限り少なくするため，上述した周知の技術事項に基づき，水分量を低減させて「１．５～２．９質量％」と適宜規定することができた。また，その効果も，医薬品として不純物が少ないという以上に，格別のものではない。
なお，本件発明２は，固形製剤の水分含量の下限値を「１．５％」としているが，本件明細書を見ても，１．５％の実験値があるほかは，当該下限値とすることの意義は記載も示唆もされておらず，むしろ，実際には，製剤の水分量をあまり低くできないことが知られている（乙１０）ことからすれば，乙１２号証記載の製剤の水分量と実質的な相違があるとはいえない。
したがって，相違点３に係る本件発明２の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
【原告の主張】
⑴以下のとおり，本件出願日当時，被告主張の理由により，当業者が相違点３に係る本件発明２の構成に容易に想到することができたとはいうことはできないから，同発明が進歩性を欠くという被告主張は，失当である。⑵本件発明２は，それ自体は安定な物質であるピタバスタチンについて，カルメロースやクロスポピドンといった特定の崩壊剤を混合することに伴って水分に対して不安定になるという課題を見いだし，それを解決するために，当該混合によって得られた混合物の水分含量を減少させたものである。これに対し，乙７発明は，アルカリ土類金属塩化物を必須の解決手段としており，ピタバスタチンの安定化（すなわち，ラクトン体の生成の抑制）という課題が未解決のものとして存在するものではないから，乙７発明について，ラクトン体の生成を抑制しようという動機付けがない。
⑶乙８号証ないし乙１０号証に記載された知見は，アスピリンやビタミンなど水分に対して不安定な物質に当てはまるにすぎず，ピタバスタチン又はその塩のように水分に対して安定な物質について水分含量を減少させることを動機付けるものではない。
乙１１号証には，ピタバスタチンについての記載がなく，水分含量を規定することによる記載もないから，同号証は，水分含量を限定することによる効果につき，裏付けをもって開示するものではない。
乙１２号証は，水分含量に着目したものでなく，水分含量を限定することによる作用効果として，ラクトン体の生成抑制を確認したものではない。乙１３号証は，ピタバスタチンカルシウム原薬の水分含量について記載したもので，本件発明２が対象とするピタバスタチンカルシウムを含有する医薬品（錠剤）に関する水分量とは無関係であり，含水率が５％ｗｔ／ｗｔ未満で特定の結晶性形態のピタバスタチンの原薬が安定であったことを開示するにすぎない。乙１４号証は，単に，特定の水分値を有するピタバスタチンの結晶性形態を見いだしたことを開示するものにすぎない。
⑷被告は，本件明細書に固形成分の水分量の下限を１．５％とする意義が記載も示唆もされていない旨主張するが，本件明細書には，固形成分の水分含量を１．５％以上とした場合，ラクトン体とは別の分解物である５－ケト体の生成を抑制できることが明確に記載されている（【００２５】，【００６８】，【００６９】）。また，乙１２号証記載のものは，水分含量がいずれも１．５％を下回っているから，同号証の開示に基づいて相違点３に係る本件発明の２の構成に想到し得るものではない。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告は先使用権を有するか）について
⑴先使用権の成否について


被告は，先使用権の成立を基礎付ける事実として，本件出願日（平成２４年８月８日）までに，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬を製造して本件２ｍｇ製品の製造販売承認の申請に必要な治験を実施したことや，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬を製造して被告製品（本件４ｍｇ製品）の製造販売承認の申請に必要な治験を実施したことを主張する。
しかしながら，後記⑵のとおり，本件出願日（平成２４年８月８日）までに，被告の社内において，本件発明２の内容を知らないでこれと同じ内容の発明がされていた（被告が被告の従業員等から当該発明を知得していた）と認めることは困難であるし，この点を措くとしても，後記⑶のとおり，本件出願日までに，本件２ｍｇ製品及び被告製品（本件４ｍｇ製品）の内容が，本件発明２の構成要件Ｅを備えるものとして，一義的に確定していたと認めることはできず，本件発明２を用いた事業について，被告が即時実施の意図を有し，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていたとはいえないから，被告に先使用権が成立したということはできない。
⑵被告において本件発明２と同じ内容の発明がされていたか否かについてア被告は，本件２ｍｇ製品及び被告製品（本件４ｍｇ製品）が本件発明２の技術的範囲に属することを前提とした上，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬が本件２ｍｇ錠剤の実生産品と同一処方，同一工程により製造され，また，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が被告錠剤（本件４ｍｇ錠剤の実生産品）と同一処方，同一工程により製造されていた旨主張し，それゆえ，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬がそれぞれ本件発明２の構成要件Ｅを備えていたものである旨主張する。
しかし，被告の提出に係る書証からは，実生産品とサンプル薬が同一の工程により製造されたものであると直ちに認めることは困難である。すなわち，本件で問題となるのは，「ＰＴＰ包装してなる医薬品」を構成する「錠剤」の「水分含量」が「１．５～２．９質量％」の範囲となるよう管理されていたか否かであるところ，水分は，有効成分でないばかりか，積極的な添加物でもなく，不純物として扱われるものでもないため，錠剤が製造された後，ＰＴＰ包装された状態で，錠剤の水分含量がいかなる値となるかという観点から工程の同一性を論じるためには，被告の提出に係る全ての書証をもってしても，情報が不足しているというほかはない（少なくとも，打錠工程の湿度環境や打錠後の保管条件は，ＰＴＰ包装された錠剤の水分含量に影響するといわざるを得ないが，被告の提出にかかる書証では，これらの条件は明らかにされていない。）。
イ被告は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ－３０３）の水分含量について，いずれも本件発明２の構成要件Ｅの数値範囲内にあったと主張し，乙３２号証（以下「乙３２実験報告書」という。）を提出する。
しかし，乙３２実験報告書に示される本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ－３０３）の水分含量の測定値は，これらの錠剤が製造されたとされる日から４年以上が経過した時点のものである。そして，被告ないし同報告書の説明するところによれば，これらの錠剤は，その製造後，ＰＴＰ包装とアルミピロー包装がされ，その状態により，被告の中央研究所の検体保管庫に温度２０℃，成り行き湿度（実測値：７５％ＲＨ）で保存されていたものであり，検体１錠をＰＴＰ包装から取り出して，乳鉢で粉砕してカールフィッシャー法により水分測定を行ったというのであるが，上記の条件下で４年以上が経過しても，錠剤の水分含量がそのまま保持されることを直接裏付ける証拠はない。
かえって，①本件２ｍｇ製品の使用期限が２年６か月とされ，本件４ｍｇ製品（被告製品）の使用期限が３年とされていること（甲４〔５２頁〕）からすれば，４年以上という期間は，予定されている保存期間を大きく超えるものであって，水分含量を含む錠剤の状態に影響を及ぼす可能性を否定できないこと，②ピタバスタチンからラクトンが生成する反応は，脱水縮合であって，水が脱離することから，水分含量増加の原因となり得ること，③アルミピロー包装に使用される材料の防湿性が高いことがうかがわれる（乙３３）としても，ＰＴＰ包装された上記サンプル薬を収納したアルミピロー包装には，チャックがついていて（乙３２，３９），当該材料のみでは構成されてはおらず，また，湿気等の影響を受けやすい商品の包装には充分に注意する必要があるとされていること（甲１８），④ＰＴＰ包装やアルミピロー包装が施された他の医薬品について，所定の保存期間経過後に水分含量が増加しているとみられる例があること（甲１５，１９）などからすれば，ＰＴＰ包装とアルミピロー包装により，直ちに上記サンプル薬の水分含量の増加が完全に抑えられていたと断ずることは，困難である。
被告は，上記サンプル薬の水分含量がそれぞれ本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）とほぼ同じ値であることから，保存期間中の吸湿の可能性が否定される旨主張するようであるが，かかる被告の立論は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬が本件２ｍｇ錠剤の実生産品と同一の工程により製造され，また，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が被告錠剤（本件４ｍｇ錠剤の実生産品）と同一の工程により製造されていたことを前提とするものであるところ，既に説示したとおり，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が，それぞれ本件２ｍｇ錠剤の実生産品や本件４ｍｇ錠剤の実生産品（被告錠剤）と同一の工程により製造されたと認めるに足りる証拠はないものというべきである。
ウ被告は，Ａ顆粒とＢ顆粒の水分含量がほぼそのまま錠剤の水分含量となるとした上，実生産品とサンプル薬とは，Ａ顆粒とＢ顆粒の乾燥減量試験法による水分含量（乾燥減量）と両顆粒の混合比をもとに算出した水分含量（乾燥減量）が同程度である旨の主張もする。


しかし，本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０６２）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）につき，製造指図書（乙２４，２６の１）に示されるＡ顆粒とＢ顆粒の水分含量（乾燥減量）●（省略）●これらの値は，被告がカールフィッシャー法で測定したとする水分含量（前者につき２．２４，後者につき２．３０〔乙１６〕）の半分程度という不可解な値となっているにもかかわらず，被告は，この点につき合理的な説明をしていない（被告は，原告が本件２ｍｇ錠剤の実生産品〔ロット番号：Ｂ０８７〕及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品〔ロット番号：Ｂ０２３〕につき乾燥減量試験法とカールフィッシャー法により水分含量を測定したところ，同程度の値となったとしていること〔甲１３〕について，測定条件が不明であるなどと主張しているが，被告自身におけるカールフィッシャー法と乾燥減量試験法による結果の齟齬について，合理的に説明できていない。）。エ以上より，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ－３０３）の水分含量が，製造後，ＰＴＰ包装された状態で，１．５質量％を下回るものであった可能性を直ちに否定することは困難であり，他に本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（いずれも上記のロット番号に限らない）のＰＴＰ包装された状態での水分含量が，本件発明２の構成要件Ｅの数値範囲内にあったものと認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件出願日（平成２４年８月８日）までに，被告の社内において，本件発明２の内容を知らないでこれと同じ内容の発明がされていた（被告が被告の従業員等から当該発明を知得していた）と認めることはできない。⑶本件２ｍｇ製品及び本件４ｍｇ製品（被告製品）の内容が一義的に確定して
いたか否かについて
仮に，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬であるＰＴＶＤ－２０３及び本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬であるＰＴＶＤ－３０３の水分含量が，その製造当時，本件発明２の構成要件Ｅの数値範囲内にあったとしても，以下のとおり，直ちに本件２ｍｇ製品及び本件４ｍｇ製品（被告製品）の内容が一義的に確定していたということはできない。
すなわち，成分及び工程それ自体が同様であったとしても，Ａ顆粒及びＢ顆粒の各水分含量が管理範囲の上限付近にあるか，下限付近にあるか，また，これらの顆粒や混合され，打錠された錠剤が，ＰＴＰ包装されるまでどのように保管されるかにより，ＰＴＰ包装された錠剤の水分含量は，相違し得るものというべきであるから，特定のロット番号のサンプル薬（ＰＴＶＤ－２０３，ＰＴＶＤ－３０３）が本件発明２の構成要件Ｅを備えていたとしても，他のロットの錠剤がどのような水分含量であったかは明らかでなく，同構成要件を備えているか否かは不明であるというほかはない（なお，被告は，乾燥減量試験法による測定値であるとして，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬〔ロット番号：ＰＴＶＤ－２０３〕の治験薬製造指図書〔乙２３〕に示されるＡ顆粒及びＢ顆粒の水分含量（乾燥減量）に加え，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬〔ロット番号：ＰＴＶＤ－２０１及びＰＴＶＤ－２０２〕についても，治験薬製造指図書〔乙４１〕に示されるＡ顆粒及びＢ顆粒の水分含量（乾燥減量）を開示し，これらの値及び両顆粒の混合比をもとに算出した水分含量（乾燥減量）が，●（省略）●である旨説明する。被告が，乾燥減量試験法による測定値とカールフィッシャー法による測定値の不自然な乖離について，合理的な説明をしていないことは，前記⑵ウのとおりであるが，この点をひとまず措いて，仮に，上記被告の説明に係る値を前提とするならば，ＰＴＶＤ－２０１は，本件発明２の構成要件Ｅを備えていなかったものと考えられる。この点，被告は，ＰＴＶＤ－２０１のＢ顆粒の水分含量（乾燥減量）が測定エラーであるとするのであるが，被告は，そのように判断することができる客観的な根拠を示しているとはいえない。）。したがって，本件出願日までに，本件２ｍｇ製品及び本件４ｍｇ製品（被告製品）の内容が，本件発明２の構成要件Ｅを備えるものとして，一義的に確定していたと認めることはできず，本件発明２を用いた事業について，被告が即時実施の意図を有し，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていたとはいえない。
⑷小括
上記検討したところによれば，被告について先使用権の成立を認めることはできない。
２争点２（本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか）について
⑴被告は，本件発明２は,当業者が乙７発明及び周知の技術事項（具体的には，乙８ないし１４に示される技術事項）に基づいて容易に発明をすることができたものであって，進歩性を欠く旨主張する。
しかし，以下のとおり，被告の上記主張は採用することができない。⑵乙７公報によれば，乙７発明は，「スタチン類のラクトン体生成を抑制する新たな手段を提供することを目的とする」（【００１１】）ものであり，「塩化カルシウム，塩化マグネシウムなどのアルカリ土類金属塩化物が，スタチン類をはじめとする・・・ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物のラクトン体生成を抑制する作用を有することを見出し」（【００１２】）たことに基づくものであって，同発明の「医薬組成物は，剤形に応じて，日本薬局方，米国薬局方，欧州薬局方等に記載の公知の方法により，製造することができ・・・口腔内崩壊型錠剤（以下，「ＯＤ錠」と称する。）」（【００５５】）の製造例として，【表４】記載の成分及び分量（ｍｇ）を１錠中に含有する口腔内崩壊型錠剤を得たというものである（【００８８】）。


そうすると，乙７発明は，ピタバスタチンカルシウムと，クロスポピドン又は結晶セルロースを含む医薬組成物であって，塩化カルシウムなどのアルカリ土類金属塩化物を必須成分とするものであることが認められる。⑶本件発明２と乙７発明とを対比すると，両発明は，ピタバスタチンカルシウムと，クロスポピドン又は結晶セルロースを含む医薬組成物である点で一致するものの，①本件発明２では医薬組成物が気密包装体に収容されているのに対して，乙７発明では医薬組成物が気密包装体に収容されているか否かが明らかでない点（以下「相違点①」という。），②本件発明２では「固形製剤の水分含量が１．５～２．９質量％である」のに対し，乙７発明では固形製剤の水分含量が「１．５～２．９質量％」の数値範囲にあるか否かが明らかでない点（以下「相違点②」という。）において相違するものと認められる（なお，本件発明２は，本件特許請求の範囲の記載上，塩化カルシウムなどのアルカリ土類金属塩化物を含有することを排除していないばかりか，本件明細書の【００８９】，【表４】などの記載によれば，これを含有しても構わないことが明らかであるから，被告主張の相違点１は，本件発明２と乙７発明との相違点とはならない。）。
⑷相違点②について検討する。
本件発明２は，固形製剤の「水分含量が２．９質量％以下である」こと（構成要件Ｂ）に加え，「固形製剤の水分含量が１．５～２．９質量％である」（構成要件Ｅ）と規定しており，固形製剤の水分含量が上記の数値範囲内にあることが相違点②に係る本件発明２の構成であるところ，本件明細書の【００１０】，【００２５】，【００５７】ないし【００７０】，【表１】ないし【表４】などの記載に照らせば，本件発明２は，ラクトン体（ピタバスタチン又はその塩の脱水縮合物）の生成抑制の観点から上記数値範囲の上限（２．９質量％）を規定し，５－ケト体（ラクトン体とは別の分解物）の生成抑制の観点から上記数値範囲の下限（１．５質量％）を規定したものと理解される。
他方，乙７公報に接した当業者において，同公報の【表４】記載の各製造例に係る固形製剤（口腔内崩壊型錠剤〔ＯＤ錠〕）を追試するなどして，（Ａ）ピタバスタチン又はその塩と（Ｂ）カルメロース及びその塩，クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上とを含有する固形製剤を得た上，これを気密包装体に収容してなる医薬品を得ることが容易であったとしても，乙７公報の記載上，上記追試等において固形製剤の水分含量が本件発明２の数値範囲に含まれる値となるべきものと認めるべき根拠はなく，また，固形製剤の水分含量（殊にその下限値）と５－ケト体の生成抑制との関係についての示唆等は見当たらない。また，被告が無効理由を裏付けるものとして提出したその余の書証（乙８ないし１４）の記載上，ピタバスタチン又はその塩を含有する医薬製剤の水分含量（殊にその下限値）と５－ケト体の生成抑制との関係についての示唆等は見当たらない。当業者であれば，一般論としては，当該固形製剤の水分含量を低く調整することを試みることが容易であるといえるとしても，上記各書証に，ピタバスタチン又はその塩を含有する医薬製剤の水分含量をあえて本件発明２の数値範囲の下限である「１．５質量％」を下回らないようにすることの動機付けとなる記載があるとはいえない。すなわち，乙７公報に接した当業者が当該固形製剤の水分含量を低く調整しようとした場合には，当然に「１．５～２．９質量％」の数値範囲内となるものとはいえない（例えば，乙１２号証記載のものでは，水分含量が本件発明２における下限値を下回っている。）ばかりか，その値が「１．５質量％」を下回る可能性を否定することができないのであって，当該固形製剤の水分含量を「１．５～２．９質量％」の数値範囲内とすることが容易であったとは認めることは，困難である。したがって，当業者といえども，乙７発明から出発して，相違点②に係る本件発明２の構成に想到することは，容易ではなかったものというべきである。なお，被告は，本件明細書の【表４】には，水分含量が１．５質量％未満のデータが存在しないから，本件発明２における水分含量の数値範囲の下限値の意義が不明である旨主張するが，本件明細書において当該下限値の臨界的意義が具体的な技術的裏付けを伴って明らかにされているとはいえないとしても，そのことによって，当業者であっても相違点②に係る本件発明２の構成に想到することは容易でなかったとする上記認定判断が直ちに左右されるものとはいえない。⑸上記検討したところによれば，本件発明２についての特許は，被告主張の理由及び証拠によっては，無効とされるべきものとは認めることができない。
第５結論
以上によれば，原告の本件請求は理由があるから，これを認容することとし，主文のとおり判決する。なお，主文第２項については，仮執行の宣言は相当でないから，これを付さないこととした。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
天野研   司
裁判官鈴木千帆は，転補のため，署名押印することができない。
裁判長裁判官
嶋末和   秀
（別紙）
物件目録
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」


平成２４年(許)第１号債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定
に対する許可抗告事件
平成２４年７月２４日第三小法廷決定
主          文
１原決定中，普通預金債権のうち差押命令送達時に現
に存する部分に関する部分を破棄し，同部分につき
原々決定を取り消す。
２前項の破棄部分につき，本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。
３その余の本件抗告を棄却する。
４前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。
理          由
抗告代理人八木宏の抗告理由について
１本件は，抗告人が，抗告人の相手方に対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として，相手方の第三債務者株式会社群馬銀行に対する特定の普通預金口座に係る普通預金債権の差押えを求める申立て（以下「本件申立て」という。）をした事案である。抗告人は，その申立書（訂正に係るもの）において，差し押さえるべき債権（以下「差押債権」という。）として，上記普通預金債権のうち差押命令送達時に現に存する部分（以下「現存預金」という。）だけでなく，同送達時後同送達の日から起算して１年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分（以下「将来預金」という。）も表示し，差押えの順序を当該入金時期の早いものから差押債権目録記載の金額に満つるまでとしている。２原審は，次のとおり判断して，本件申立てを却下すべきものとした。(1)将来預金を差押債権とする差押命令の申立ては，第三債務者が差し押さえられた債権を識別することができるとはいえず，差押債権の特定を欠く。(2)本件申立ては，現存預金だけでなく将来預金についても差押債権として表示することによって，差押債権そのものの特定が不十分となっているから，本件申立ての全部が不適法である。
３しかしながら，原審の上記２(1)の判断は是認することができるが，同(2)の判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。(1)債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は，債権差押命令の送達を受けた第三債務者において，直ちにとはいえないまでも，差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに，かつ，確実に，差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないと解するのが相当である（最高裁平成２３年（許）第３４号同年９月２０日第三小法廷決定・民集６５巻６号２７１０頁参照）。
(2)これを本件についてみると，普通預金債権が差し押さえられた場合，預金残高のうち差押債権の額を超える部分については，第三債務者は預金者からの払戻請求に応ずるべき普通預金契約上の義務を負うものと解されるところ，本件申立ては，将来預金の差押えをも求めるものであり，この部分については，普通預金の性質上，預金残高を構成する将来の入出金の時期及び金額をあらかじめ把握することができないのであるから，本件申立てが認められたとするならば，第三債務者である群馬銀行において，差押命令送達の日から起算して１年の期間内に入出金が行われるたびに，預金残高のうち差押債権の額を超える部分と超えない部分とを区別して把握する作業を行わなければ，後者についての払戻請求に応ずる義務を履行することができない。
ところが，記録によれば，群馬銀行においては，普通預金口座の入出金は，窓口の営業時間外であっても，現金自動入出機（ＡＴＭ）又はインターネットを通じていつでも行うことができるのに対し，特定の普通預金口座への入出金を自動的に監視し，常に預金残高を一定の金額と比較して，これを上回る部分についてのみ払戻請求に応ずることを可能とするシステムは構築されていないというのであり，他の方法により速やかにこれを実現することも期待することはできないとみられる。そうすると，本件申立てにおける差押債権の表示のうち，将来預金に関する部分については，群馬銀行において，上記の程度に速やかに，かつ，確実に，差し押さえられた債権を識別することができるものということはできないから，本件申立てのうち当該部分は，差押債権の特定を欠き，不適法であるというべきである。(3)他方，本件申立てにおいては現存預金と将来預金とが区別して表示されていると解されるところ，このうち現存預金に関する部分は，上記の識別が可能なものであって，差押債権の特定に欠けるところはないというべきである。４以上によれば，本件申立てのうち，将来預金に関する部分について差押債権の特定を欠き不適法であるとした原審の判断は，以上と同旨をいうものとして是認することができる。この点に関する論旨は採用することができない。他方，本件申立てのうち，現存預金に関する部分について差押債権の特定を欠き不適法であるとした原審の判断には，裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり，原決定のうち現存預金に関する部分は破棄を免れない。そして，同部分について，原々決定を取り消した上，本件を原々審に差し戻すこととする。
よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官田原睦夫の補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は，次のとおりである。
私は法廷意見に与するものであるが，差押債権の特定に関して下記のとおり補足意見を述べる。
普通預金口座に係る普通預金債権について，将来預金に対する差押えの申立ては，差押債権の特定を欠くものであると解すべきことは，その理由をも含めて法廷意見にて指摘するとおりである。


平成２３年１月２５日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官平成２２年（行ケ）第１０３３６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２２年１２月１５日
判決
原告     株式会   社ユジ   ャロン
訴訟代理人弁理士     大槻    聡
岡村太一
被告         株式会社ビュウ
被告     韓国農協インターナショナル株式会社
被告ら訴訟代理人弁理士      華山浩伸
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が取消２００９－３０１３９５号事件について平成２２年９月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
被告らは本件商標権者であるところ，本件は，不使用による商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。
１特許庁における手続の経緯
被告らは，本件商標（登録第４９０６９３２号，平成１７年１１月１１日登録，指定商品第３０類「茶」）の商標権者であるが，原告は，平成２１年１２月２２日，特許庁に対し，本件商標がその指定商品につき，継続して３年以上，日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないと主張して，商標法５０条１項に基づいてその登録の取消しの審判の請求をし，平成２２年１月１９日，本件商標につきその旨の（予告）登録がされた。特許庁は，原告の請求につき取消２００９－３０１３９５号事件として審理した上で，平成２２年９月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は平成２２年１０月２日，原告に送達された。
【本件商標】
２審決の理由の要点
前記審判請求の登録の日から３年以内に，日本国内において，被告ら及び本件商標の通常使用権者と認められる原告によって，前記審判請求に係る指定商品に含まれる「柚子茶」につき本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが証明されたから，原告の前記審判請求は理由がない。第３原告主張の審決取消事由（被告らが使用する商標と本件商標の同一性判断の誤り）
本件商標は，欧文字からなる「ＹＵＪＡＲＯＮ」，片仮名からなる「ユジャロン」，ハングル文字からなる「유자론」を同じ大きさ，同一書体で，横三段書きしてなる商標であり，上記欧文字部分及び片仮名部分から「ユジャロン」との称呼が生じる。しかし，我が国の需要者及び取引者においては，上記ハングル文字部分を称呼することはできず，上記ハングル文字部分からは特定の称呼は生じない。また，本件商標からは特定の観念は生じない。
他方，審決が使用の事実を認めた商品に係る甲第４ないし９，１１ないし１６の商標は，片仮名からなる「ユジャロン」を横一段書きしてなるもの，欧文字からなる「ＹＵＪＡＲＯＮ」を横一段書きしてなるもの，欧文字からなる「ＹＵＪＡＲＯＮ」と片仮名からなる「ユジャロン」を横二段書きしてなるもののいずれかであって，いずれもハングル文字部分が表記されておらず，本件商標と外観が著しく異なる。また，我が国の需要者及び取引者にとってハングル文字がなじみが薄く，特定の称呼及び観念を生じさせるものではないものであって，図形として認識されるべきものであることにかんがみると，被告らが使用する上記商標と本件商標とは称呼及び観念を異にするものというべきである。なお，本件商標のうちハングル文字の部分は商標全体の３分の１程度の面積を占め，他の欧文字部分及び片仮名部分とまとまりよく一体的に表記されていることにかんがみると，本件商標をハングル文字部分とその余の部分とに分けて観察することは相当でないというべきである。したがって，使用商標と本件商標とは社会通念上同一の商標ではないから，両者が社会通念上同一であるとした審決の判断は誤りである。
第４取消事由に関する被告の反論
使用商標が付されていた商品は朝鮮半島由来の柚子茶であり，また，我が国には朝鮮半島にルーツのある韓国・朝鮮系の者が多数居住していること，朝鮮半島由来の柚子茶の需要者及び取引者には韓国語に詳しい者が少なくない。そうすると，柚子茶に接した需要者及び取引者は，ハングル文字部分「유자론」を「ユジャロン」と称呼することができる。
我が国の韓国語を解さない需要者及び取引者においても，本件商標のように固有の称呼しか生じない名称については三段表記中のハングル文字部分から「ユジャロン」との称呼が生じ，これをあくまで文字と理解するはずであって，図形として認識することはない。
そうすると，被告らが使用していた商標と本件商標とは，ハングル文字部分を含めて同一の称呼を生じるから，両者が社会通念上同一であることは明らかである。
第５当裁判所の判断
１本件商標は，アルファベット（欧文字）の大文字のみからなる「ＹＵＪＡＲＯＮ」，片仮名からなる「ユジャロン」，ハングル文字からなる「유자론」を概ね同じ大きさ，明朝体ないしこれと同等の書体で，横三段書きしてなる外観を有するものであり，上記アルファベット文字部分，片仮名部分，ハングル文字部分との間で格別の体裁の差は存しない。
ここで，我が国に居住する韓国・朝鮮系の者が少なくないことや，近年韓国等から朝鮮半島に由来する商品が多数輸入されて消費されたり，韓国で製作されたテレビ番組や映画が多数放映・上映されたりして，韓国等の文化や食品等の我が国における知名度が向上しているとはいえ，我が国の「茶」の消費者一般にとっては，未だ韓国語ないしハングル文字の理解力が一般人にまで十分であるとはいい難いのであって，需要者において，本件商標のハングル文字部分「유자론」につき，併記されている「ユジャロン」の文字から，おそらくこのハングル文字も同じく称呼すると認識する可能性もあり得るものの，すべての者がこれを読んで正しく称呼したり，その意味内容を理解したりするには至らないものと理解される。なお，仮に本件商標が朝鮮半島に由来する飲料である「柚子茶」の容器等に付されて使用され，また我が国の消費者において「柚子茶」が朝鮮半島に由来する飲料であると知って被告らが販売する「柚子茶」を購入する消費者（需要者）があるとしても，そのような消費者であっても韓国語ないしハングル文字を全く解しない者も少なくないものと容易に推認できる（例えば，甲第４号証の商品の包装箱ではハングル文字が全く使用されていない。）。


平成２６年２月１２日判決言渡
平成２５年(行コ)第３４５号譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求
控訴事件
主          文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２国税庁長官が平成２３年３月１１日付けで控訴人に対してした，控訴人の平成２２年１１月１９日にした租税特別措置法（平成２０年法律第２３号による改正前のもの。以下「措置法」という。）４０条の規定による承認申請（以下「本件申請」という。）を不承認とする処分（以下「本件処分」という。）を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，控訴人が，財団法人Ａ（以下「本件財団」という。）に対してした株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）発行に係る株式の寄附（以下「本件寄附」という。）は，公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして，措置法４０条１項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請（本件申請）をしたところ，国税庁長官が本件申請を不承認とする処分（本件処分）をしたため，これを不服として，本件処分の取消しを求めている事案である。原審は，控訴人の請求を棄却したので，控訴人はこれを不服として本件控訴を提起した。
２前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は，後記３のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第２事案の概要」の２～４に記載のとおりであるから，これを引用する。
３当審における控訴人の補充主張
(1)本件寄附株式は，本件寄附の時点において本件寄附があった日以後２年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みがあったこと本件寄附の時点で，本件財団においては，本件寄附株式の１年当たりの配当金として見込まれる１９００万円を超える金額を助成金として支給する具体的な計画が存在したから，本件寄附は，譲渡所得非課税承認の要件として措置法施行令２５条の１７第２項２号が定める「贈与に係る財産が贈与があった日以後２年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みであること」の要件に当たるということができる。そして，仮に本件寄附株式が本件寄附後２年以内に公益事業の用に供されなかったとしても，措置法施行令２５条の１７第２項２号は「贈与の時点において贈与があった日以後２年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みであること」を譲渡所得非課税承認の要件としていること，措置法４０条２項は，贈与に係る財産が公益事業の用に供されないこととなったときに，譲渡所得非課税承認を取り消すことができると規定しているだけで，必ず取り消さなければならないと規定しているわけではないことなどからすると，本件寄附が譲渡所得非課税承認の要件に当たらないとはいえない。(2)本件寄附があった日以後２年を経過する日までの期間内に本件寄附株式を公益事業の用に供していないことについて「やむを得ない事情」が存在し
たこと
控訴人は，譲渡所得非課税承認を受けるためには，贈与に係る財産を贈与があった日以後２年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供する必要があることを知らなかったが，本件寄附は，公益活動の促進という措置法４０条の譲渡所得非課税承認の制度趣旨に合致する贈与であること，本件寄附株式は，本件寄附があった日から２年経過後において実際に公益事業の用に供され，又は供される予定が具体的かつ合理的に認められることからすると，控訴人が譲渡所得非課税承認のために上記のような要件を充足する必要があることを知らなかったことは，措置法施行令２５条の１７第２項２号括弧書の「やむを得ない事情」に当たるというべきである。
(3)本件処分の手続的違法性について
本件処分についての国税当局の担当者は，遅くとも平成２２年１２月中旬頃には，本件寄附について譲渡所得非課税承認を受けられないことを知っていたにもかかわらず，控訴人や本件申請に関する事務を担当したＣ株式会社総務部長Ｄ（以下「Ｄ」という。）に対し，国税当局の行政指導に従えば，本件申請が承認されることを示唆して，控訴人やＤにその旨信じさせた。その後，国税当局は，控訴人及びＤの誤信状態を利用して，本件寄附株式の価額に関する資料を控訴人の平成１９年度の所得税の更正処分の期限である平成２３年３月１５日に合わせて短期間で準備，提出させ，同月１１日付けで本件処分を行うとともに，本件寄附株式の価額に関する情報に基づいて控訴人の平成１９年度の所得税の更正処分を行った。
このように，国税当局は，控訴人やＤに対し国税当局の行政指導に従えば本件申請が承認されることを示唆して，控訴人やＤを誤信させ，これを利用して控訴人の所得税の更正処分に必要な資料を提出させたから，本件処分には国税庁長官としての権限を濫用し，その裁量権を逸脱した手続的違法があり，取り消されるべきである。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の請求は，理由がないものと判断する。その理由は，後記２のとおり，当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
２当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)「贈与に係る財産が贈与の時点において贈与があった日以後２年を経過する日までの期間内に公益事業に供される見込みであること」という要件につ
いて
控訴人は，本件寄附株式が本件寄附の時点で本件寄附があった日以後２年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みであったから，本件寄附は，譲渡所得非課税承認の要件を充足する旨主張する（前記第２の３(1)）。


令和元年１０月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官令和元年（ワ）第１５６０１号損害賠償（著作権等侵害）請求事件
口頭弁論終結日令和元年９月１１日
判        決
原        告      Ａ
同訴訟代理人弁護士        齋    藤    理    央
被              告     Ｂ
主        文
１被告は，原告に対し，３６万２４００円及びこれに対する令和元年５月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，これを５分し，その４を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１６０万円及びこれに対する平成３０年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，原告が，別紙原告写真目録記載の写真（以下「本件写真」という。）は原告の著作物であり，被告において本件写真を複製し，ウェブサイトにアップロードして公衆送信したことにより，原告の著作権（複製権，公衆送信権）を侵害するとともに，原告の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害すると主張して，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，損害金１６０万円（著作権侵害につき４１万８３１６円，著作者人格権侵害につき１１８万１６８４円の合計であると解される。）及びこれに対する本件写真のアップロード日である平成３０年３月１７日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２請求原因事実
⑴当事者
ア原告は，写真家である。
イ被告は，別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト（以下「被告サイト」という。）を運営する個人である。
⑵原告の著作権
原告は，本件写真を製作した。
⑶被告の行為
ア被告は，遅くとも平成３０年３月１７日までに，本件写真を複製し，被告サイトにアップロードした。
本件写真は，令和元年５月１１日頃まで，被告サイトに掲載され，公衆送信されていた。
イ本件写真は，アダルトサイトである被告サイト上で，卑わいな画像等とともに利用されていたのであり，このような利用行為は，原告の著作者としての名誉及び声望を害する方法により著作物を利用するものである。
⑷故意・過失
被告には，前記⑶の行為について，故意があるか，少なくとも，過失がある。
⑸損害の発生及びその額
原告は，前記⑶の被告の行為により，次の各損害を被った。
ア逸失利益（著作権法１１４条３項）
平成３０年３月当時，原告が写真の使用許諾をする場合の使用料（以下「当初使用料」という。）は，使用期間を問わず，１点につき１万円（税別）であり，この金額は，取引相場からみても良心的な金額であった。
原告が被告サイトのような卑わいなウェブサイトへの写真の使用を許諾することはないが，あえて使用許諾をする場合の価格を算定すると，①使用態様の悪質性，②当初使用料は平成３０年５月から１点につき２万円（税別）に改訂されていること，③原告の写真が無断で使用された複数の事案で，写真１点につき３万円で和解が成立していること（甲１７ないし１９）などに照らせば，当初使用料１万円を５倍し，消費税額を加えて算定するのが相当である。
したがって，著作権侵害によって原告に生じた逸失利益（著作権法１１４条３項）は，５万４０００円である。
イ慰謝料
(ｱ)①被告の行為の悪質性，取り分け，本件写真が，１年以上にわたり，卑わいな画像等とともに被告サイトのトップページという最も目立つ場所に掲載されていたこと，②原告のクレジット表記（省略）がされていたことにより，原告が被告サイトのような卑わいなウェブサイトに写真の使用許諾をするカメラマンであるような外観が作出され，その社会的評価，名誉及び声望に対する侵害の程度は極めて深刻であることなどに鑑みると，著作者人格権侵害に係る慰謝料は１００万円を下らない。
(ｲ)被告の行為によって著作権（複製権，公衆送信権）の価値が減じられ，原告は，上記(ｱ)に係るものとは別に，深刻な精神的苦痛を被った。この著作権侵害に係る慰謝料は３０万円を下らない。
ウ弁護士費用及び内容証明郵便費用
(ｱ)原告は，本件訴訟の提起につき弁護士に依頼しており，その費用に係る損害額は２４万３７７４円である。また，原告は，内容証明郵便費用として２２２６円の損害を被った。
(ｲ)上記(ｱ)の合計２４万６０００円の損害のうち，著作権侵害に係るものは６万４３１６円（２４万６０００円×３５万４０００円（上記ア，イ(ｲ)の合計）／１３５万４０００円（上記ア，イの合計）），著作者人格権侵害に係るものは１８万１６８４円（２４万６０００円×１００万円（上記イ(ｱ)）／１３５万４０００円（上記ア，イの合計））である。
第３当裁判所の判断
１被告は，適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面も提出しないから，請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め，これを自白したものとみなす。
２そうすると，前記第２の２⑵のとおり，原告は本件写真を製作しており，本件写真の著作者であると認められるところ，前記第２の２⑶のとおり，被告は，本件写真を複製し，被告サイトにアップロードして公衆送信したことにより，原告の本件写真についての著作権（複製権，公衆送信権）を侵害したと認められる。また，被告の当該行為は，被告サイトにおける本件写真の使用態様に照らし，原告の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為であると認められ，原告の著作者人格権を侵害したとみなされる。
そして，前記第２の２⑶アのとおり，本件写真は，遅くとも平成３０年３月１７日までに複製され，被告サイトにアップロードされて公衆送信され，その後令和元年５月１１日頃まで継続して公衆送信されていたと認められるから，不法行為の対象期間は，著作権侵害に係るもの及び著作者人格侵害に係るもののいずれについても，平成３０年３月１７日から令和元年５月１１日までであると解するのが相当である。
３以上を前提に，原告が被った損害額について検討する。


平成２８年１月２８日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月１６日
判     決
原告                エノテカ株式会社訴訟代   理人弁   護士                 川合弘   造同              島   田   まどか
同              宍戸   充
同              大向尚   子
同              杉村光   嗣
訴訟代   理人弁   理士                 谷口   登
被告                Ｙ
訴訟代   理人弁   理士                 野田薫   央被告                エノテ   カイタ   リアー   ナ
エス．   アール   ．エル   ．
商標管理人                Ｙ
主     文
１特許庁が無効２０１４－８９００２３号事件について平成２７年２月９日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告Ｙと被告エ   ノテカイタリアーナ     エス．アール．エ   ル．（以下「被告会社」という。）は，以下の商標（商標登録第５６１４４９６号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１の１，３）。
商標の構成別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日平成２４年１２月１３日
登録査定日平成２５年７月２９日
設定登録日平成２５年９月１３日
指定商品   第３５類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ワイングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，エプロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陶器製の食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガラス製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供」
(2)原告は，平成２６年４月３日，本件商標の商標登録を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は，上記請求を無効２０１４－８９００２３号事件として審理を行い，平成２７年２月９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１９日，原告に送達された。
(3)原告は，平成２７年３月２０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1)本件商標の商標法４条１項１１号該当性についてア本件商標は，縁取りしてやや図案化されたワインレッド色の「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって，これより生ずると認められる「エノテカイタリアーナ」の称呼もよどみなく一連に称呼することができるものである。そして，その構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字は，「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館，試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」等の意味を有するイタリア語であり，また，「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字は，「イタリアの」の意味を有するイタリア語の形容詞「ｉｔａｌｉａｎｏ」の変化形であることから，本件商標は，ワイン及びその提供場所等との関係においては自他商品・役務の識別力がさほど強いとはいえない，上記意味合いの既成の２語からなるものとして認識し把握されるものというべきである。イ被請求人（被告ら）提出の証拠によれば，「Ｅｎｏｔｅｃａ」は，「エノテカ」と称され，「ワインを販売する店」ないし「ワインを提供する飲食店」という店舗の種類ないし性格を意味する用語としてワイン愛好者や西洋料理に関心のある需要者の間で相当程度認識されているというべきであり，また，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○」（エノテカ○○○）として店舗名を表すことが多いことも相当程度認識されているものといえる。加えて，「エノテカイタリアーナ」（被告会社）は，本件商標を「会社概要」のパンフレットや店舗の看板に使用しているほか，イタリアにおいてワインのオスカー賞といわれるオスカー・デル・ヴィーノの２００２年の最優秀エノテカ賞を受賞し，フランスのシャンパーニュ地方で行われた２００５年の「世界最優秀個人経営ワインショップ」で世界第３位に入賞したことが認められる。
以上によれば，本件商標は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とに分離分断して看取されるよりも，むしろ全体をもって一連一体の店舗名を表したものとして認識し把握されるものというべきであり，「エノテカイタリアーナ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
ウ他方，請求人（原告）提出の証拠等によれば，「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の標章（以下，これらを併せて「使用標章」という場合がある。）は，原告の業務に係る役務「ワインの小売又は卸売の業務について行われる顧客に対する便益の提供」について使用する商標として，本件商標の登録出願時には既に，この種業界において，取引者，需要者の間に相当程度広く認識されていたものというべきである。
別紙引用商標目録記載１の登録商標（以下「引用商標１」という。甲２の１，３）は，使用標章のうちの「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章と同一の構成からなるものであり，上記役務を含む役務を指定役務とするものであること，同目録記載３の登録商標（以下「引用商標３」という。甲４の１，２）は，同じく「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章と同一の綴りからなるものであり，ワインを含む商品を指定商品とするものであることからすると，引用商標１及び３についても上記と同様のことがいえる。


しかしながら，別紙引用商標目録記載２の登録商標（以下「引用商標２」という。甲３の１，２）は，上記「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章と同一の構成からなるものであるとしても，ワインとの関連性が薄い商品を指定商品とするものであり，その指定商品について使用する商標として広く認識されているものとはいえない。
そして，引用商標１ないし３（以下，これらを併せて「引用商標」という。）は，いずれもその構成に照らし，「エノテカ」の称呼を生じ，「ワインを販売する店」ないし「ワインを提供する飲食店」を想起，観念させるものといえる。
エ本件商標については，たとえ，引用商標１及び３の周知性を考慮したとしても，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とに分離分断して看取されるよりも，むしろ全体をもって一連一体の店舗名を表したものとして認識し把握されるものと判断するのが相当であり，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみが独立して自他役務・商品の識別標識としての機能を果たす要部となるものではない。
そして，本件商標から生ずる「エノテカイタリアーナ」の称呼と引用商標から生ずる「エノテカ」の称呼とは，構成音数が異なるばかりでなく，「イタリアーナ」の音の有無という顕著な差異により容易に区別することができるものである。また，本件商標と引用商標とは，それぞれの構成に照らし，外観上判然と区別し得る差異を有するものである。さらに，本件商標は，全体をもって，ワインを販売する店ないしはワインを提供する飲食店のエノテカという形態をとる「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」という店舗名を表したものとして認識し把握され，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみが独立して観念されることはないのに対し，引用商標は，「ワインを販売する店」ないしは「ワインを提供する飲食店」という観念を生じるものであるから，両者は観念においても異なるものである。したがって，本件商標と引用商標とは，称呼，外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当するものとはいえない。(2)本件商標の商標法４条１項１５号該当性について原告が使用する使用標章の周知性や使用標章に係る役務と本件商標の指定役務との関連性等を考慮したとしても，本件商標をその指定役務について使用した場合，これに接する取引者，需要者が「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみに注目して使用標章ないしは原告を連想，想起するようなことはないというべきであり，当該役務が原告又は原告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く，その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当するものとはいえない。
(3)むすび
以上のとおり，本件商標は，商標法４条１項１１号及び１５号のいずれにも違反して登録されたものではないから，本件商標の商標登録は無効にされるべきものではない。
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（本件商標の商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）本件審決は，本件商標は，その構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみが独立して自他役務・商品の識別標識としての機能を果たす要部となるものではないとした上で，本件商標と引用商標は，称呼，外観及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当しない旨判断した。
しかしながら，以下のとおり，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出し，この文字部分と引用商標とを対比して，本件商標と引用商標の類否を判断すべきであり，その結果，本件商標と引用商標とは類似する商標であるというべきであるから，本件審決の上記判断は誤りである。ア本件商標の要部抽出の可否についての判断の誤り
(ア)引用商標が原告の著名な商標であること
引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る役務の出所を表示する商標として，取引者，需要者の間で著名であったものである。
ａ原告は，ワインの輸入販売，レストラン業等を主要な事業目的とする株式会社である。
原告は，昭和６３年８月に創業し，平成元年９月に東京都内に旗艦店であるワインショップ「ＥＮＯＴＥＣＡ」（エノテカ）広尾本店とレストラン＆ワインラウンジ「ＥＮＯＴＥＣＡ」（エノテカ）を開店して以来，ワインの輸入販売をはじめとして，直営のワインショップ経営，ワインの通信販売，ワイン商品の開発・選定，ワイン文化と知識の普及などの事業活動を行っている。


原告は，平成２５年３月期時点で，国内において，東京都内の著名なスポット，国内主要都市，各都市のランドマーク施設等に合計４２の直営ワインショップを展開し，海外の店舗数も香港，中国，シンガポール及び韓国を併せて１８店舗に上り，原告とその海外子会社を含むエノテカグループによる年間売上高は，約１４４億円に上っていた。また，原告は，約１１００種類，年間６００万本（平成２５年３月期）に上る自社直輸入ワインを，直営ワインショップ及びインターネット（自社の直販サイト及び他社のインターネットショッピングモール）を通じて小売販売するとともに，全国の有名百貨店，高級スーパー，主要高級ホテル及び全国有名レストラン等に卸販売していた。ｂ原告は，ワインショップ「ＥＮＯＴＥＣＡ」（エノテカ）広尾本店及びレストラン＆ワインラウンジ「ＥＮＯＴＥＣＡ」（エノテカ）を開店して以来，２０年以上継続して，ワインショップの名称として「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章を使用するとともに，店舗の看板，包装用の紙袋，包装用箱，プライスリスト，メニュー等に「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」及び「エノテカ」の各標章を使用している。ｃ原告は，平成７年に，ワイン文化と知識の普及のために主にワインの愛好家を対象とした「クラブエノテカ（ＣｌｕｂＥｎｏｔｅｃａ）」という名称の会員組織を設立し，遅くとも平成１１年ころから，会報誌を発行し，その発行部数は，年々増加し，平成２０年に約１４万８５００部，平成２４年に約１９万６２００部，現在では年間約２０万部に上る。
また，原告は，高級ブランドや著名人とのワインのイベントやセミナー等を店舗などで積極的かつ継続的に行っているほか，カード会社，航空会社等のオンラインショップ，企業が運営する会員サイト，旅行会社，ジャズ，化粧品会社，花屋，百貨店，不動産会社，自動車会社，映画会社，美術関連など，多岐にわたる業種と提携し，社会の様々な層の人々へ「ＥＮＯＴＥＣＡ」ブランドの浸透を図るとともに，ワインの啓蒙活動を行ってきた。
さらに，原告は，１０年以上にわたり，自らの店舗のみならず，全国紙を含む新聞や雑誌を通じた宣伝広告活動を積極的に展開し，東京メトロ広尾駅構内の広告，インターネット上のバナー広告等様々な広告媒体によって，相当程度の宣伝広告費（平成２５年３月期で約２億円）をかけて，「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」及び「エノテカ」の各標章を露出させている。
また，原告の店舗やブランドは，海外事業も含め，著名な新聞，雑誌といった全国規模での主要メディアに多数取り上げられており，平成２４年及び平成２５年のみでも少なくとも１００件以上，雑誌や新聞等で取り上げられている。
ｄ原告は，日本で，イタリア語を語源とする「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「エノテカ」の語が全く知られていない時期から，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の登録商標（引用商標３）を有していた第三者から使用許諾を得て，その使用を開始した後，平成７年に多額の対価を支払ってその商標権を取得し，さらに，平成１９年に小売等役務商標制度が導入されると，引用商標１の商標登録出願をし，翌年にその商標登録を受けた。また，原告は，無断で引用商標を使用する者に対しては速やかに警告書を送付して，「ＥＮＯＴＥＣＡ」ブランドの保護を図っている。このように，原告は，日本で「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「エノテカ」の語が全く知られていない状況の中で，多額の費用をかけて，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の登録商標（引用商標３）の使用権を取得して使用を開始し，長期にわたり引用商標を含む「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」及び「エノテカ」の各標章の価値を守り抜いて，自らの力で「ＥＮＯＴＥＣＡ」ブランドを作り上げてきた。
その結果，ワインに関する小売等役務において「エノテカ」の称呼を含む登録商標は，引用商標を含む原告保有の登録商標のみとなっており，第三者による登録商標は，本件商標を除いて，これまで認められていない。
ｅ以上によれば，引用商標を含む「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」及び「エノテカ」の各標章は，原告を表すものとしてブランドイメージが確立され，ワイン販売事業において，需要者に幅広く認識されるに至り，本件商標の登録出願時（平成２４年１２月１３日）及び登録査定時（平成２５年７月２９日）には，原告を表すハウスマークないし原告の業務に係る役務の出所を表す商標として，日本国内の取引者，需要者の間で著名となっていたものといえる。(イ)本件商標の各構成部分が不可分的に結合しているとはいえないことａ本件商標は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分の二つの構成部分を組み合わせた結合商標であり，その外観は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分の各語頭のみが大文字であり，両文字部分の間には約１文字分の空白がある。


また，本件商標は，全体として一個不可分の既成の概念を示すものではなく，少なくとも日本国内においては，「エノテカイタリアーナ」（被告会社）は全く知られておらず，むしろ，前記(ア)のとおり，「Ｅｎｏｔｅｃａ」が著名な原告のハウスマークであることからすれば，本件商標に接した取引者，需要者は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分から本件商標を原告の業務に関連する著名な表示として把握するものといえる。仮に「Ｅｎｏｔｅｃａ」のイタリア語としての意味が一定の範囲の需要者に認識されていたとしても，本件商標に接した需要者は，イタリア語の語源に由来する意味を認識すると同時に，本件商標を原告の業務に関連する表示として把握するものといえるから，本件商標から原告を想起することを妨げるものではない。
さらに，本件商標は，アルファベットで１５文字，称呼としては片仮名で１０文字（「エノテカイタリアーナ」）からなる外観及び称呼が比較的長い商標であるから，「エノテカ」と「イタリアーナ」の間で一拍置いてから称呼されることが少なくないはずであるし，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分からはそれぞれ異なる観念が生じる。
ｂしたがって，本件商標は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分が，それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない。
(ウ)「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が役務の出所標識として強く支配的
な印象を与えること
原告は，昭和６３年の会社設立以来，「エノテカ」を商号の一部とし，日本でイタリア語を語源とする「Ｅｎｏｔｅｃａ」，「エノテカ」の語が全く知られていない状況の中で，多額の費用をかけて，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の登録商標（引用商標３）の使用権を取得して使用を開始し，長期にわたり引用商標を含む「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」及び「エノテカ」の各標章の価値を守り抜いて，自らの力でエノテカブランドを作り上げてきた。その結果，ワインに関する小売等役務において「エノテカ」の称呼を含む登録商標は，引用商標を含む原告保有の登録商標のみとなっており，第三者による登録商標は本件商標を除いてこれまで認められていない。
したがって，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，原告の業務に係る役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
また，仮に本件審決の認定を前提としても，「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の標章は，原告の業務に係る役務「ワインの小売又は卸売の業務について行われる顧客に対する便益の提供」について使用する商標として，本件商標の登録出願時には既に，この種業界において，取引者，需要者の間に相当程度広く認識されていたのであるから，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は，取引者，需要者に対し原告の上記役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。(エ)「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分から出所識別標識としての称呼，観
念が生じないこと
「Ｉｔａｌｉａｎａ」の語が「イタリアの」という意味を有することが一般的に知られていることからすれば，本件商標のいずれの指定役務に係る取引者，需要者であっても，本件商標の「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分については，役務の提供の場所，質，態様，提供の方法その他の特徴（役務の提供の用に供する物の産地等）を指すものと認識，理解するものといえる。また，地名を含む結合商標においては，その地名部分に識別力が生じるものとはいえない。
したがって，本件商標の「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分からは，それ自体で出所識別標識として独立した称呼，観念は生じない。(オ)「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出できること以上によれば，本件商標は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分が，それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないし，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し，「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないのであるから，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出し，これと引用商標とを対比して，本件商標と引用商標の類否を判断することは許されるというべきである。
(カ)本件審決の判断が誤りであること


本件審決は，①「Ｅｎｏｔｅｃａ」が，「ワインを販売する店」ないし「ワインを提供する飲食店」という店舗の種類ないし性格を意味する用語としてワイン愛好者や西洋料理に関心のある需要者の間で相当程度認識されていること，②「Ｅｎｏｔｅｃａ」が，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」として店舗名を表すことが多いことが相当程度認識されていること，③被告会社が，本件商標を「会社概要」のパンフレットや店舗の看板に使用していること，イタリアにおいてオスカー・デル・ヴィーノ（ワインのオスカー賞）の平成１４年の最優秀エノテカ賞を受賞したこと，平成１７年の「世界最優秀個人経営ワインショップ」で世界３位に入賞したことなどを根拠として，本件商標は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とに分離分断して看取されるよりも，むしろ全体をもって一連一体の店舗名を表したものとして認識し把握されるものであり，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が本件商標の要部とならない旨判断した。
しかしながら，上記①の点については，本件審決がその認定の根拠として挙げる乙号各証（乙３ないし１１，１５，１６（枝番のあるものは枝番を含む。以下，他の書証についても同じ。））の記載は，いずれもローマやフィレンツェに所在する店舗に関するものであり，イタリアにおける事情を紹介するものであって，日本における状況について説明するものではない。また，上記乙号各証は，イタリアへの旅行を希望する者を読者とするものであり，日本においては，「Ｅｎｏｔｅｃａ」のイタリア語の語義になじみがないからこそ，その語義を解説しているともいえる。しかも，前記(ア)のとおり，「ＥＮＯＴＥＣＡ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」及び「エノテカ」の各標章は，原告を表すハウスマークないし原告の業務に係る役務の出所を表す商標として，日本国内の取引者，需要者の間で著名であることに照らすと，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」との標章を見聞した取引者，需要者が認識するのは，原告の業務に係る「Ｅｎｏｔｅｃａ」（エノテカ）であって，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」との店舗名ではない。さらに，そもそも，本件商標の指定役務は，複数の商品についての小売等役務であるところ，その需要者は一般消費者であり，本件審決のいうような「ワイン愛好者や西洋料理に関心のある需要者」に限られるものではない。
次に，上記②の点については，本件審決が挙げる「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○」とする店舗名の例は，いずれも「○○○」に該当する文字が，本件商標における「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字のように，役務の提供の場所，質，態様，提供の方法その他の特徴（役務の提供の用に供する物の産地等）を指すものと認識される文字からなるものではない。さらに，上記③の点については，いずれも日本国外における事実であるから，日本で登録された本件商標の類否判断に何ら影響するものではないし，少なくとも日本においては，被告会社は全く知られていない。以上によれば，上記①ないし③の諸点は，いずれも本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出することができないことの根拠となるものではない。また，仮に上記①ないし③の諸点を前提としたとしても，前記(ウ)のとおり，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，原告の業務に係る役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるから，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出することができるというべきである。
したがって，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が本件商標の要部とならないとした本件審決の判断は誤りである。
イ本件商標と引用商標の類否判断の誤り
(ア)本件商標の要部である「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標を対比すると，いずれも「Ｅｎｏｔｅｃａ」又は「ＥＮＯＴＥＣＡ」で綴りが同一であり，外観が同一又は近似する。
また，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分及び引用商標からは，「エノテカ」という同一の称呼が生じる。
さらに，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分及び引用商標から，原告のワインショップ「エノテカ」という同一の観念が生じる。仮に「Ｅｎｏｔｅｃａ」のイタリア語としての意味が一定の範囲の需要者に認識されていたとしても，本件商標に接した需要者は，イタリア語の語源に由来する意味を認識すると同時に，本件商標を原告の業務に関連する表示として把握するといえるから，本件商標から原告を想起するものといえる。
したがって，本件商標と引用商標は，外観，称呼及び観念のいずれの点についても同一又は類似の商標である。
(イ)本件商標の指定役務のうち，「飲食料品」，「酒類」，「菓子及びパン」，「ワイングラス」，「かばん類及び袋物」，「陶器製の食器類」及び「ガラス製食器類」の各小売等役務については，引用商標１の指定役務と同一又は類似する。
また，本件商標の指定役務のうち，「タオル及びハンカチ」及び「エプロン」の各小売等役務については，引用商標２の指定商品と類似する。さらに，本件商標の指定役務のうち，「酒類」の小売等役務については，引用商標３の指定商品と類似する。
ウまとめ
以上によれば，本件商標は，引用商標に類似する商標であって，本件商標の指定役務は，引用商標の指定役務又は指定商品と同一又は類似するから，本件商標は商標法４条１項１１号に該当する。


したがって，本件商標は商標法４条１項１１号に該当するものとはいえないとした本件審決の判断には誤りがあるから，本件審決は取り消されるべきものである。
(2)取消事由２（本件商標の商標法４条１項１５号該当性の判断の誤り）本件審決は，本件商標をその指定役務について使用した場合，これに接する取引者，需要者が「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみに注目して原告の使用標章ないしは原告を連想，想起するようなことはないというべきであり，当該役務が原告又は原告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く，その出所について混同を生ずるおそれはないから，本件商標は商標法４条１項１５号に該当しない旨判断した。しかしながら，①本件商標は，引用商標と同一の部分をその構成の一部に含む結合商標であって，その外観，称呼及び観念上，この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得ること，②引用商標は，ワイン及びこれに関連する商品の小売等役務について使用する商標としてのみならず，広く原告の業務について使用する商標として，取引者，需要者の間で著名であり，少なくとも相当程度広く認識されていたこと，③引用商標は，純粋な造語ではないものの，日本においては誰もがその原語における意味を知っているとはいえないイタリア語の「Ｅｎｏｔｅｃａ」を用いるものであり，一定程度の独創性があること，④本件商標の指定役務は全て引用商標が現に使用されている商品・役務と同一であるか又はこれとの関連性の程度が極めて強いものであり，本件商標と引用商標の取引者及び需要者が共通すること，⑤本件商標の指定役務の対象となる商品が日常的に消費される性質の商品であることや，その需要者が特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であることからすると，上記商品を購入するに際して払われる注意力はさほど高いものではないことを総合考慮すると，本件商標が指定役務に使用された場合，本件商標に接した取引者及び需要者は，原告の周知又は著名な「ＥＮＯＴＥＣＡ」の表示を連想する可能性が非常に高く，その役務が，原告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信するおそれがあるといえる。
したがって，本件商標は，「他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標」（商標法４条１項１５号）に当たるから，本件審決の上記判断には誤りがあり，本件審決は取り消されるべきものである。
２被告らの主張
(1)取消事由１（本件商標の商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）に
対し
ア「本件商標の要部抽出の可否についての判断の誤り」について
(ア)本件商標の外観及び称呼について
本件商標は，縁取りして統一的に図案化されたワインレッド色の「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」の文字をまとまりよく一体的に表してなるロゴタイプの商標であり，本件商標から「エノテカイタリアーナ」の一連の称呼がよどみなく生じる。
このように本件商標は，色彩や形態によって外観が不可分一体であり，称呼も一連一体である。
(イ)「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分について
「エノテカ」は，イタリア語で「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館（蒐集館），試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」などの意味を持つ普通名称であり，ワインの展示・販売・試飲・つまみの提供などのサービスを一体的に行う店舗の種類を表す普通名称として，日本語のガイドブック等でも繰り返し使われている（乙２ないし１１，１５，１６，２７ないし３８，４６ないし４９，５２ないし５７，５９）。イタリア国内には，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」の名称の店舗が多数存在しており，これらの店舗の一部は，日本語のガイドブック等にも紹介されている（乙４，７ないし９，５３，５９，６０）。また，日本国内においても，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」の名称は，ワインショップやイタリアンレストランの名称等に頻繁に利用されており，これらの店舗が出版物にもたびたび掲載されている（乙２９，３１ないし３４，３８，４６，４７，４９，５２）。以上によれば，「エノテカ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」又は「ＥＮＯＴＥＣＡ」の語は，日本国内においても，需要者の間で，ワインを販売・提供する店舗等を示す一般的な名称として広く認識され，使用されている。特に，「Ｅｎｏｔｅｃａ」が他の語と結合して「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」として用いられた場合は，需要者は「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○」の店舗名全体から特定の店舗を認識するから，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分の識別力は微弱である。したがって，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
(ウ)「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分について
本件商標の「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分は，通常は役務に係る地名表示に用いられない外国語（イタリア語）であり，かつ，国名の形容詞形であり，さらに形容詞「Ｉｔａｌｉａｎｏ」を日本語のルールにはない形で変化させたものであるから，役務に係る地名を直接表示する語とはいえず，上記部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないことはあり得ない。
(エ)被告会社及び本件商標の周知性ないし著名性について被告会社は，１９７２年（昭和４７年）にイタリアで創業されて以来，４３年にわたり，エノテカ形式の店舗で本件商標を店舗名として使用しており，また，会社概要のパンフレットや店舗の看板やウェブサイト等にも本件商標を使用している（乙２５，２６）。


被告会社は，イタリアで最も権威のあるオスカー・デル・ヴィーノ（ワインのオスカー賞）で，２００２年（平成１４年）のイタリア最優秀エノテカ賞を受賞したほか，平成１７年には，「世界最優秀個人経営ワインショップ」で世界第３位に入賞するなどしている。また，被告会社代表者は，平成１８年から現在まで，ボローニャの新聞に記事を執筆し，情報発信を行っている（乙１８，２０ないし２３）。
被告会社は，日本国内でも，書籍「初めてのイタリアワイン」（平成２４年７月１５日発行。乙２４）で紹介されているほか，日本の支店として日本語のオンラインショップを準備中である。
また，被告会社は，平成２５年１月２４日から同月２７日まで，同年５月４日及び５日の２回にわたり，東京都内で，イベントを実施し，看板，名刺，チラシ，ポスター，ワイングラスのロゴ刻印等に本件商標を使用している。
さらに，被告会社は，平成２６年１０月から，日本国内の個人を対象に，カタログ通信販売によるワイン販売事業を開始している。以上によれば，本件商標は，その構成全体から，被告会社又はその店舗名を表すものとして，日本国内において著名又は周知である。
(オ)小括
以上のとおり，本件商標は，外観が不可分一体で，称呼も一連一体であり，観念についても，その構成全体から，ワインを販売・提供する店舗の名称あるいは被告会社の周知な店舗名を表すものであること，本件商標の構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は強く支配的な印象を与えるものはいえないことからすると，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみを要部として抽出することはできないというべきであるから，本件商標の全体と引用商標とを対比して，本件商標と引用商標との類否を判断すべきである。
イ「本件商標と引用商標の類否判断の誤り」について本件商標と引用商標を対比すると，本件商標から生じる「エノテカイタリアーナ」の称呼と引用商標から生じる「エノテカ」の称呼とは，構成音数が異なるばかりでなく，「イタリアーナ」の音の有無という顕著な差異により容易に区別することができる。
また，本件商標と引用商標とは，それぞれの構成に照らし，外観上明確に区別し得る差異を有している。
さらに，観念については，本件商標は，その構成全体から，ワインを販売・提供する「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」という店舗の名称あるいは被告会社の経営する有名なワイン店「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」が認識されるのに対し，引用商標から「ワインを販売する店」ないし「ワインを提供する飲食店」という観念が生じるものであるから，両商標は，観念においても異なる。
したがって，本件商標と引用商標とは，称呼，外観及び観念が異なる非類似の商標であるから，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当しない。
ウまとめ
以上によれば，本件商標が商標法４条１項１１号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１は理由がない。(2)取消事由２（本件商標の商標法４条１項１５号該当性の判断の誤り）に対しア前記(1)アのとおり，本件商標は，その構成全体を不可分一体として，有名なワイン店の店舗名を表したものとして認識されるものであり，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみが看者の注意を特に強く惹くことはない。また，「Ｅｎｏｔｅｃａ」，「ＥＮＯＴＥＣＡ」及び「エノテカ」の語自体は，「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館，試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」等の意味を有する既成語であって，ワイン業界においては自他商品・役務の識別力が極めて弱い。特に，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○」と他の語と結合した場合には，全体として店舗名等を表すという取引の実情が国内外に多数存在し，このような他の語と結合した「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は，識別力が極めて微弱である。さらに，本件商標と引用商標が非類似の商標であることは，前記(1)のとおりである。
イ以上によれば，本件商標をその指定役務について使用した場合，需要者が「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみに注目して原告の使用標章ないし原告を想起することは考え難いから，その役務が，原告の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはないし，原告と関係のある営業主の業務に係る役務であると誤信するおそれもない。
したがって，本件商標が商標法４条１項１５号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由２は理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本件商標の商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）について複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，その構成部分全体によって他人の商標と識別されるから，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは原則として許されないが，取引の実際においては，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は，必ずしも常に構成部分全体によって称呼，観念されるとは限らず，その構成部分の一部だけによって称呼，観念されることがあることに鑑みると，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部を要部として取り出し，これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも，許されると解するのが相当である（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
そこで，以下においては，上記の観点を踏まえて，本件商標が引用商標に類似する商標（商標法４条１項１１号）に該当するかどうかについて判断する。
(1)前提事実
ア引用商標について


前記第２の１の事実と証拠（甲２ないし９，１２ないし１６，１８ないし５６，５８ないし６８，７０ないし１１３，１３６ないし１３９，１４２ないし１５６，１５８，１６０ないし１６３，１７５ないし１８１，１８３ないし１８５，１８７ないし１９０，１９２，乙５０（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(ア)原告は，ワインの輸入販売業，レストラン業等を主要な事業目的とする株式会社である。また，原告は，引用商標の商標権者である。(イ)原告は，昭和６３年に創業し，平成元年９月に東京都内にワインショップ・エノテカ広尾本店及びレストラン＆ワインラウンジ「ＥＮＯＴＥＣＡ」を開店して以来，平成９年３月にワインショップ・エノテカ大阪店，同年１０月にワインショップ・エノテカ札幌店，平成１０年１１月にワインショップ・エノテカ広島三越店，平成１１年３月にワインショップ・エノテカ博多店，同年１２月にワインショップ・エノテカウィング高輪店，平成１３年１２月にワインショップ・エノテカ横浜そごう店，平成１５年４月にワインショップ・エノテカ新潟店，ワインショップ・エノテカ吉祥寺店及びワインショップ・エノテカ六本木ヒルズ店，平成１６年４月に日本橋高島屋店及びワインショップ・エノテカ柏高島屋店，同年１０月にワインショップ・エノテカ芦屋大丸店，同年１１月にワインショップ・エノテカ京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店，平成１７年３月にワインショップ・エノテカ名古屋ラシック店，丸の内店，ＪＲ名古屋高島屋店，大阪高島屋店及びワインショップ・エノテカ八尾西武店，同年９月に横浜高島屋店，平成１８年３月に京都高島屋店，同年４月にワインショップ・エノテカ港南台高島屋店，平成１９年３月にワインショップ・エノテカフードメゾンおおたかの森店，平成２０年３月にワインショップ・エノテカタカシマヤフードメゾン新横浜店，平成２１年９月にエノテカ＆ケーシーズ札幌円山店，平成２２年１月にワインショップ・エノテカ上野松坂屋店，同年２月にワインショップ・エノテカ仙台藤崎店，同年３月にワインショップ・エノテカＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京店，同年９月にワインショップ・エノテカ金沢香林坊大和店，平成２３年３月にワインショップ・エノテカＪＲ博多シティ店，ワインショップ・エノテカ富山大和店及びワインショップ・エノテカ二子玉川東急フードショー店，同年４月にワインショップ・エノテカ博多大丸店，同年６月にワインショップ・エノテカ姫路山陽店，同年１１月にワインショップ・エノテカ浜松遠鉄店，平成２４年４月にワインショップ・エノテカ渋谷ヒカリエＳｈｉｎＱｓ店，平成２５年２月にワインショップ・エノテカ銀座店カフェ＆バーエノテカ・ミレ，同年４月にエノテカ＆ケーシーズ御殿場プレミアム・アウトレット店及びワインショップ・エノテカグランフロント大阪店カフェ＆バー    エノテカ・ミレをそれぞれ開店し，本件商標の登録査定前（登録査定日平成２５年７月２９日）に，東京都内，全国主要都市のランドマーク施設，デパート等に少なくとも３９の直営店舗を開店した。なお，原告及びその海外子会社は，香港，中国，シンガポール及び韓国にも，本件商標の登録査定前に１４店舗を開店している。
また，原告は，全国の有名百貨店，高級スーパー，主要高級ホテル及び全国有名レストラン，コンビニエンスストア等に自社輸入ワインを卸販売している。
さらに，原告は，平成１２年５月から通信販売も開始し，遅くとも平成１８年１２月１０日までには，インターネット販売を開始し，遅くとも平成２１年４月ころからは自社サイト及び他社のショッピングモールにおいて販売を行っており，現在に至っている。
(ウ)原告の店舗では，引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章が使用されている。また，原告のウェブサイトでも，引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章並びに「エノテカ」の標章が使用されているほか，ウェブサイトでも同様の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章及び「エノテカ」の標章が使用されている。(エ)原告は，顧客らのワイン愛好家を対象に会員組織「クラブエノテカ」を設け，平成１１年ころから会報誌を発行している。会報誌では，引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章並びに「エノテカ」の標章を使用している。
また，原告は，ワインの販売につき，平成１２年７月ころから平成２５年７月以前までに日本経済新聞等の新聞や雑誌等及び東京メトロ広尾駅に広告をしており，これらにおいては，引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章並びに「エノテカ」の標章を使用している。
平成２年ころから平成２５年７月ころまでの間，原告及びその事業内容，その店舗（ワインショップ）等に関する記事が，日本経済新聞（甲２０）等の新聞や，「ケイコとマナブ」（甲３３），「じゃらん」（甲３４），「ぴあ」（甲３５），「Ｈａｎａｋｏ」（甲４１，５４），「週刊新潮」（甲４５），「ＭＥＮ’ＳＥＸ」（甲６４，７１）等の雑誌に多数掲載されている。その中には，「ワイン愛好家の間でエノテカブランドは浸透しているため…「ワイン」の検索ワードでエノテカは上位に登場」（「日本ネット経済新聞」平成２４年５月１７日。甲２２），「世界中から選りすぐったワインを取り揃えたワインショップとして名高い「エノテカ」がオープン予定」（「Ｈａｎａｋｏ」平成１３年６月１３日号。甲４１），「日本のワインシーンをリードする存在」（「ＥＬＬＥaｔａｂｌｅ」平成２５年３月号。甲６８），「日本でも有名なワインショップ・エノテカがなんと香港に４店舗あり。」（「ＳＴＯＲＹ」平成２４年３月号。甲１４５）などと紹介するものもある。これらの雑誌においては，原告を示すものとして「エノテカ」の標章が用いられており，さらに，引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章を掲載するものもある。


さらに，原告は，平成１５年以降，毎年ワインのテイスティングイベントを開催し，そのチラシには引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章並びに「エノテカ」の標章を使用している。また，原告は，平成１３年７月から平成２４年３月までの間に，高級ブランドや著名人らとのコラボレーションによるイベントを行っているほか，平成１４年ころから平成２５年７月ころまでの間，クレジットカード会社，旅行会社，音楽関係，化粧品会社，フラワーギフトサイト，不動産会社，映画会社などと各種の提携やタイアップを行っており，これらの広告やチラシ等においても，引用商標１及び２と同様の書体の「ＥＮＯＴＥＣＡ」の標章及び「エノテカ」の標章の双方又は「エノテカ」の標章が使用されている。
(オ)原告の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの売上高は１０５億０７７４万円，同年４月１日から平成２２年３月３１日までの売上高は１０９億４５５７万３０００円，同年４月１日から平成２３年３月３１日までの売上高は１１９億１４６２万６０００円，同年４月１日から平成２４年３月３１日までの売上高は１３１億１８９１万３０００円，同年４月１日から平成２５年３月３１日までの売上高は１４４億００６９万９０００円（ただし，海外子会社を含む。）である。(カ)平成２５年１０月１０日時点で，本件商標及び原告が商標権者となっているものを除き，日本国内において，第３５類を指定役務とし，「エノテカ」，「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字を含む商標の商標登録はされていなかった（甲１５８）。その後，「エノテカ・アリーチェ」（標準文字）の文字からなる商標が，指定役務を「第３３類日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒」及び「   第３５類飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，商業又は広告のための商品の販売に関するイベントの企画・運営又は開催，商品の販売に関する情報の提供，飲食料品の輸出入に関する事務の代理又は代行」として，平成２６年６月２０日に設定登録（商標登録第５６７９８９２号）されている（乙５０の５）。
イ被告らの本件商標の使用の状況等
証拠（乙１８，２１，２２，２５，２６，５１，６３，６４（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ア)被告会社は，１９７２年（昭和４７年）に設立されたイタリアのボローニャ所在の会社であり，イタリア製のワインを販売し，少なくともボローニャの店舗及び被告会社のイタリア語のウェブサイト（ただし，平成２６年７月１０日時点である。）において，本件商標を使用している。被告会社は，イタリアで最も権威あるワインアワードの一つであるとされるオスカー・デル・ヴィーノ（ワインのオスカー賞）で，平成１４年のイタリア最優秀エノテカ賞を受賞したほか，平成１７年には，「世界最優秀個人経営ワインショップ」で世界第３位に入賞するなどしている。(イ)被告らは，平成２５年１月２４日から同月２７日まで，東京都港区のメリーロード高輪において，「ワインショップＥＮＯＴＥＣＡＩＴＡＬＩＡＮＡ日本に初上陸！食の都イタリア，ボローニャに本店を置くエノテカイタリアーナがメリーロード高輪のカフェ１０で期間限定バールオープンワンコイン（５００ｙｅｎ）試飲も可（種類限定）」などと銘打って，被告会社の選んだイタリア製のワインを販売するイベントを実施した。また，被告らは，同年５月４日及び５日，「エノテカイタリアーナ好評につき２度目の出店！    食の都イタリアボローニャに本店を置くエノテカイタリアーナが２日間限定バールオープン」と銘打って同様のイベントを実施した。なお，２回目のイベントの際のチラシには，「今回は高輪のれんノ市との連動イベントによりボトルでの販売はございません。」との記載がある。
上記各イベントの際，イベントの垂れ幕，チラシ，ポスター，名刺及びイベントで使用されたワイングラスのロゴ刻印等に本件商標が使用された。
ウ「Ｅｎｏｔｅｃａ（エノテカ）」の語義及び使用状況等について(ア)「ｅｎｏｔｅｃａ」の語は，「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館，試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」等の意味を有するイタリア語である（乙２，２７）。
(イ)本件商標の登録査定前に日本国内において発行された書籍には，「エノテカ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」に関し，次のような記載がある。ａイタリア語で「ワインの箱や棚」を意味する言葉で，転じて地元ワインの販売所を指す。店内でもワインを飲めるように，カウンターやテーブルを用意してあるところも多い。食事は簡単なおつまみだけを提供するところがほとんど。カンティーナと呼ぶこともある。近年はワインを主体としたレストランなどもエノテカと呼ばれる（「ワインの用語５００」平成２４年７月３１日発行。乙３）。
ｂワイン居酒屋。ワイン店の一角で，客にグラスワインとつまみを提供したのが始まり。本格的な料理を出す店も多い（「ララチッタローマ・フィレンツェ」平成２４年１１月発行。乙４）。ｃワイン販売店に併設されるワインバー。チーズをはじめ数種類のつまみが用意されている。気に入れば，その場でワインの購入も（「まっぷるイタリア２０１３」平成２４年１月２０日発行。乙５）。ｄ本来は，量り売りワインの販売店。多くはワインバーを併設し，おつまみとともにグラスワインを味わうことができる。気に入ったワインをその場で購入できるのもうれしい。なかには食事にこだわったリストランテに近い店もある（「地球の歩き方ａｒｕｃｏイタリア」平成２４年３月２３日発行。乙１０）。
ｅエノテカは，普通はワインを中心に売る酒屋のこと。中には何種類かのワインをグラスで味わうことのできるカウンターを備えている店もある。店の中に入るとき赤，白，スプマンテと分けてその日に試飲できる銘柄が書かれていて，人々はナッツ類などの軽いものをつまみながらグラスに注がれたワインを楽しんでいる。こうしたエノテカでは店の人が自信を持って選んだボトルをリストに並べていて，香り，味わいともにそれぞれに違ったワインが揃っている。最近では，軽い食事を出す料理自慢の店も増えた（「’１３～’１４地球の歩き方    ローマ」。乙１５）。


ｆ酒屋を兼ねたワインバーをエノテカ（ヴェネツィアでは「バーカリＢａｃａｒｉ」）という。高級ワインもグラスで頼めるし，おつまみだけでなく軽めの料理も提供される（「わがまま歩き…○29「ローマミラノフィレンツェ    ヴェネツィア」ブルーガイド」平成２３年１月２５日発行。乙１６）。
ｇイタリア語。「ワインを専門的に集めているところ」の意で，フランス語のヴィノテークに当たる。イタリアでは，各地に公営の展示所を設け，それをエノテカと称しているが，販売を目的とした純然たる商業ベースのエノテカもある。また，ワインの品揃えの多いレストランが，店名にエノテカという語を冠することもある（「新版ワインの事典」平成２２年５月１日発行。乙２８）。
(ウ)さらに，本件商標の登録査定前に日本国内で発行されたイタリアの旅行ガイドブック等の書籍において，「エノテカ○○○」との名称を有するイタリア所在のレストラン，ワインバー及び酒販店が相当数紹介されている（乙４，７ないし９，１５，５９）。
(エ)日本国内において，「エノテカ○○○」との名称のレストラン，バー等が相当数存在する（乙２９，３１ないし３４，３８，４９の６ないし８，５２）。
他方，酒類の小売店で「エノテカ○○○」との名称を用いているものには，神戸市の「エノテカ・ラ・シレーナ」（乙２９）がある。また，平成２７年９月２７日に大阪市で開催された「大好きイタリアワイン」とのイベントにおいて，ワインの販売ブースである「エノテカブース」に「エノテカビアンキ」及びイタリアワイン専門店である「エノテカイルソッフィオーネ」が出店している（乙４９の１ないし５）。
(2)本件商標の要部抽出の可否について
ア(ア)本件商標は，別紙本件商標目録記載のとおり，縁取りして図案化されたワインレッド色の「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」の欧文字を横書きに書して成り，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とから構成される結合商標である。本件商標は，その構成全体から「エノテカイタリア－ナ」の称呼が自然に生じる。
一方で，本件商標は，その構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分との間に空白があること，それぞれの文字部分の冒頭の文字が大文字で，冒頭以外の文字が小文字であることからすると，本件商標の外観上，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とを明瞭に区別して認識することができる。(イ)前記⑴ウ認定のとおり，「ｅｎｏｔｅｃａ」の語は，「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館，試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」を意味するイタリア語であること，ワインに関連する書籍，イタリアの事情等を紹介する書籍には，「エノテカ」（Ｅｎｏｔｅｃａ）が上記意味合いを有する語であることの記載があること，日本国内において，「エノテカ○○○」との名称のレストラン等の飲食店が相当数存在することからすると，ワイン愛好者や，イタリア料理，イタリア事情，イタリアへの旅行等に関心のある者の間においては，本件商標の登録査定当時（登録査定日平成２５年７月２９日），「Ｅｎｏｔｅｃａ」が，「エノテカ」と称され，「試飲のできるワインの販売所」，「ワイン屋」（ワイン店）などの意味を有するイタリア語であることを相当程度認識されていたものと認められる。
一方で，前記⑴アの認定事実を総合すると，原告が，ワインの輸入販売，直営のワインショップ及びインターネット販売による小売，卸売，ワイン文化と知識の普及などの事業活動において，「ＥＮＯＴＥＣＡ」及び「エノテカ」の各標章を継続して使用した結果，本件商標の登録査定当時には，「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」は，原告及び原告が行うワインの輸入販売，小売，卸売等の事業ないし営業を表示するものとして，日本国内において，取引者，需要者である一般消費者の間に，広く認識され，周知となっていたことが認められる。
以上によれば，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分から，取引者，需要者において，原告の周知の営業表示としての「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の観念が生じるものと認められる。また，需要者のうち，ワイン愛好者や，イタリア料理，イタリア事情，イタリアへの旅行等に関心のある者においては，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分から，「試飲のできるワインの販売所」，「ワイン屋」（ワイン店）などの観念が生じるとともに，原告の周知の営業表示としての「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の観念も生じるものと認められる。
(ウ)「ｉｔａｌｉａｎａ」の語は，「イタリアの」の意味を有するイタリア語の形容詞である。また，イタリア語の知識を有しない者にとっても，「ｉｔａｌｉａｎａ」の語は，その構成文字及び「イタリアーナ」の称呼が生じることから，国名の「イタリア」に関連することを示す語であることを容易に認識できるものといえる。
そうすると，本件商標の「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分から，「イタリアの」という観念を生じるものと認められる。


(エ)以上のとおり，本件商標は，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とから構成される結合商標であるが，その外観上，それぞれの文字部分を明瞭に区別して認識することができること，それぞれの文字部分から別異の観念が生じることに鑑みると，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分は，それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないというべきである。イ本件商標の登録査定当時には，「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」は，原告及び原告が行うワインの輸入販売，小売，卸売等の事業ないし営業を表示するものとして，日本国内において，取引者，需要者である一般消費者の間に，広く認識され，周知となっていたこと，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分から，取引者，需要者において，原告の周知の営業表示としての「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の観念が生じることは，前記ア(イ)認定のとおりである。
他方で，前記ア(ウ)認定のとおり，本件商標の「ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分から「イタリアの」という観念を生じるが，本件商標の指定役務との関係においては，本件商標の「ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分は，その役務の提供の場所，提供の用に供される物等がイタリアに関連することを示すものと認識されるにとどまるものといえる。
以上を総合すると，本件商標が「ワインの小売又は卸売の業務について行われる顧客に対する便益の提供」の役務及びワインに関連する役務に使用された場合には，本件商標の構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，上記各役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ，独立して役務の出所識別標識として機能し得るものといえる。
そうすると，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出し，これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるというべきである。
ウこれに対し，被告らは，本件商標は，外観が不可分一体で，称呼も一連一体であり，観念についても，その構成全体から，ワインを販売・提供する店舗の名称あるいは被告会社の周知な店舗名を表すものであること，本件商標の構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は強く支配的な印象を与えるものはいえないことなどからすると，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみを要部として抽出することはできない旨主張する。しかしながら，被告らの主張は，以下のとおり理由がない。(ア)被告らは，本件商標は，縁取りして統一的に図案化されたワインレッド色の「ＥｎｏｔｅｃａＩｔａｌｉａｎａ」の文字をまとまりよく一体的に表してなるロゴタイプの商標であり，本件商標から「エノテカイタリアーナ」の一連の称呼がよどみなく生じるから，本件商標は，色彩や形態によって外観が不可分一体であり，称呼も一連一体である旨主張する。
しかしながら，前記ア(ア)認定のとおり，本件商標は，その構成全体から「エノテカイタリア－ナ」の称呼が生じるが，一方で，本件商標は，その構成中の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分との間に空白があること，それぞれの文字部分の冒頭の文字が大文字で，冒頭以外の文字が小文字であることからすると，本件商標の外観上，「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と「Ｉｔａｌｉａｎａ」の文字部分とを明瞭に区別して認識することができるから，本件商標の外観が不可分一体であるということはできない。
また，本件商標の構成全体から「エノテカイタリア－ナ」の称呼が自然に生じることからといって直ちに本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出することができないとはいえない。したがって，被告らの上記主張は，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分のみを要部として抽出することはできないことの根拠となるものではない。


(イ)被告らは，①「エノテカ」は，イタリア語で「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館（蒐集館），試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」などの意味を持つ普通名称であり，ワインの展示・販売・試飲・つまみの提供などのサービスを一体的に行う店舗の種類を表す普通名称として，日本語のガイドブック等でも繰り返し使われていること，②イタリア国内には，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」の名称の店舗が相当数存在しており，これらの店舗の一部は，日本語のガイドブック等にも紹介されており，日本国内においても，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」の名称は，ワインショップやイタリアンレストランの名称等に頻繁に利用されており，これらの店舗が出版物にもたびたび掲載されていることからすると，「エノテカ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」又は「ＥＮＯＴＥＣＡ」の語は，日本国内においても，需要者の間で，ワインを販売・提供する店舗等を示す一般的な名称として広く認識され，使用されているといえるものであり，特に，「Ｅｎｏｔｅｃａ」が他の語と結合して「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」として用いられた場合は，需要者は「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○」の店舗名全体から特定の店舗を認識するから，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分の識別力は微弱であるなどとして，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない旨主張する。
ａしかしながら，「ｅｎｏｔｅｃａ」の語は，「貴重なワインのコレクション，ワイン展示館，試飲のできるワインの販売所，ワイン屋」を意味するイタリア語であること，ワインに関連する書籍，イタリアの事情等を紹介する書籍には，「エノテカ」（Ｅｎｏｔｅｃａ）が上記意味合いを有する語であることの記載があること，日本国内において，「エノテカ○○○」との名称のレストラン等の飲食店が相当数存在することは，前記ア(イ)認定のとおりである。これらの事実から，本件商標の登録査定当時，日本国内において，ワイン愛好者や，イタリア料理，イタリア事情，イタリアへの旅行等に関心のある者の間で「Ｅｎｏｔｅｃａ」又は「ＥＮＯＴＥＣＡ」の語が「試飲のできるワインの販売所」，「ワイン屋」（ワイン店）などの意味を有するイタリア語であることが相当程度認識されていたことが認められるとしても，一般消費者を含む需要者の間で「エノテカ」，「Ｅｎｏｔｅｃａ」又は「ＥＮＯＴＥＣＡ」の語がワインを販売・提供する店舗等を示す一般的な名称として認識されていたとまで認めることはできない。また，イタリア国内には，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」といった名称の店舗が相当存在しており，これらの店舗の一部がイタリアの事情等を紹介する書籍に掲載されているとしても，それらの掲載記事は，イタリアの国内の状況を示したり，イタリア国内の店舗を紹介するにすぎないものであるから，上記と同様である。他方で，日本国内において，「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」の名称が，ワインを小売するワインショップに用いられているのは，証拠上３件にすぎず（前記(1)ウ(エ)），他の多くはレストランやバーなど飲食物の提供を役務とする飲食店に用いられているにすぎない。
加えて，本件商標の登録査定当時には，「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」は，原告及び原告が行うワインの輸入販売，小売，卸売等の事業ないし営業を表示するものとして，日本国内において，取引者，需要者である一般消費者の間で，広く認識され，周知となっており，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分から，取引者，需要者において，原告の周知の営業表示としての「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の観念が生じること（前記ア(イ)）に鑑みると，「Ｅｎｏｔｅｃａ」が他の語と結合して「Ｅｎｏｔｅｃａ○○○（エノテカ○○○）」として用いられた場合であっても，需要者は「Ｅｎｏｔｅｃａ」又は「エノテカ」の文字部分から原告の周知の営業表示としての「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」を想起するものといえるから，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分が出所識別標識としての識別力が微弱であるということはできない。
ｂまた，被告らは，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分の出所識別標識としての識別力が微弱であることの理由として，本件商標は，その構成全体から，被告会社又はその店舗名を表すものとして，日本国内において著名又は周知である旨主張する。
しかしながら，被告らが本件商標が被告会社又はその店舗名を表すものとして日本国内において著名又は周知であることの根拠として挙げる事情は，主として，イタリアにおける被告会社の事業，本件商標の使用状況等に関する事情（前記イ(ア)）であり，それらの事情は，日本国内において，本件商標が被告会社又はその店舗名を表すものとして著名又は周知であったことを基礎付けるものとはいえない。また，日本国内における本件商標の使用状況（前記イ(イ)）をみると，被告らが，平成２５年１月２４日から同月２７日まで，同年５月４日及び５日の２回にわたり，東京都内において，ワインの試飲等のイベントを開催し，イベントの垂れ幕，チラシ，ポスター，名刺及びイベントで使用されたワイングラスのロゴ刻印等に本件商標を使用したことが認められるにとどまる。なお，被告らが被告会社を取り上げたものとして提出する書籍「初めてのイタリアワイン」（平成２４年７月１５日発行。乙２４）には，本件商標も，被告会社の名称も記載されていないから，乙２４をもって本件商標の日本国内における著名性又は周知性を基礎付けることはできない。


したがって，被告らの上記主張は採用することができない。(ウ)以上の次第であるから，本件商標から「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分を要部として抽出することはできないとの被告らの主張は，理由がない。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア(ア)本件商標の要部である「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標１を対比すると，引用商標１は，別紙引用商標目録記載１のとおり，黒色のゴシック調の書体の欧文字の大文字７字から成るのに対し，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分は，別紙本件商標目録記載のとおり，同様の綴りの欧文字７字から成るが，冒頭の「Ｅ」の文字が大文字で，冒頭以外の文字が小文字である点及び各文字が縁取りして図案化されたワインレッド色である点で，両商標の外観は，同一とはいえないが，紛らわしいものといえるから，類似するものと認められる。本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標１は，「エノテカ」の称呼が生じる点で，称呼において同一であり，また，引用商標１から，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と同様に（前記(2)ア(イ)），原告の周知の営業表示としての「ＥＮＯＴＥＣＡ」又は「エノテカ」の観念が生じるから，観念においても同一である。以上によれば，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標１は，称呼及び観念が同一であり，外観は，同一ではないが，類似するものといえる。
(イ)本件商標の要部である「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標２は，引用商標２が，別紙引用商標目録記載１及び２のとおり，引用商標１と同一の構成のものであるから，上記(ア)と同様に，称呼及び観念が同一であり，外観は，同一ではないが，類似するものといえる。また，引用商標３は，別紙引用商標目録記載３のとおり，黒色のゴシック調の書体の欧文字７字から成り，引用商標１とは冒頭の「Ｅ」の文字以外の文字が小文字である点で異なるが，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分とは綴りが同一である。
したがって，本件商標の「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標３は，称呼及び観念が同一であり，外観は，同一ではないが，類似し，その類似性の程度は高いものといえる。
イ本件商標の指定役務のうち，「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ワイングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陶器製の食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガラス製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は，引用商標１の指定役務のうち，「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と同一又は類似するものといえる。
また，本件商標の指定役務のうち，「タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，エプロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は，引用商標２の指定商品のうち，「布製身の回り品」及び「被服」と類似するものといえる。
さらに，本件商標の指定役務のうち，「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は，引用商標３の指定商品と類似するものといえる。
ウ以上のとおり，本件商標の要部である「Ｅｎｏｔｅｃａ」の文字部分と引用商標（引用商標１ないし３）は，外観が類似し，称呼及び観念が同一であることからすると，本件商標及び引用商標が本件商標の指定役務に使用された場合には，その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといえるから，本件商標と引用商標はそれぞれ全体として類似しているものと認められる。
したがって，本件商標は引用商標に類似する商標であるものと認められる。
(4)まとめ
以上によれば，本件商標は，引用商標に類似する商標であって，本件商標の指定役務は引用商標の指定役務又は指定商品と同一又は類似するから，本件商標は商標法４条１項１１号に該当するものと認められる。したがって，本件商標は商標法４条１項１１号に該当するとはいえないとした本件審決の判断には誤りがあるから，原告主張の取消事由１は理由がある。
２結論
以上のとおり，原告主張の取消事由１は理由があるから，その余の点について判断するまでもなく，本件審決は取り消されるべきものである。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官      大鷹一郎
裁判官      大西勝滋
裁判官      神谷厚毅
（別紙）
本件商標目録
（別紙）
引用商標目録
１登録第５１３６９８５号商標
商標の構成
登録出願日       平成１９年４月３日
設定登録日       平成２０年６月６日
指定役務        第３５類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，手動利器の小売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の
小売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，印刷物の小売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，木製の包装用
容器の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，かばん類及び袋物の小売の業務において行わ


令和元年９月５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成３０年(ネ)第２５２３号意匠権侵害差止等請求控訴事件（原審大阪地方裁判所平成２８年(ワ)第１２７９１号）
口頭弁論終結日平成３１年４月２５日
判        決
控訴人兼被控訴人（一審原告）   シーシ   ーエス   株式会   社同訴訟代理人弁護士         上      甲    悌    二同                             雨     宮     沙耶    花同訴訟代理人弁理士          西      村    竜      平控訴人兼被控訴人（一審被告）   株式会社イ   マ   ッ   ク同訴訟代理人弁護士         伊      原    友      己同                             加      古    尊      温同訴訟代理人弁理士          藤      河    恒      生
主        文
１一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。２控訴費用は，各自の負担とする。
事実    及び    理由
第１控訴の趣旨
１一審原告
(1)原判決を次のとおり変更する。
(2)一審被告は，原判決別紙「物件目録」１ないし６記載の製品を製造し，販売し，販売の申出をしてはならない。
(3)一審被告は，前項記載の各製品を廃棄せよ。(4)一審被告は，一審原告に対して，４５２５万円及びこれに対する平成２９年１月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(5)訴訟費用は，第１，２審とも一審被告の負担とする。
２一審被告
(1)原判決中，一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消部分について，一審原告の請求をいずれも棄却する。(3)訴訟費用は，第１，２審とも一審原告の負担とする。
第２事案の概要
（以下，略称及び略称の意味は，特に断らない限り，原判決に従う。）
１一審原告の請求及び訴訟の経過
一審原告は，意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠（放熱部の部分意匠）の意匠権者であるところ，一審被告が製造販売していた検査用照明器具である原判決別紙「物件目録」１から６までに記載の製品（被告製品：イ号物件からヘ号物件）の放熱部の意匠が，本件意匠に類似することから，一審被告の行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して，一審被告に対し，①意匠法３７条１項に基づき，被告製品の製造，販売等の差止めを請求し，②同条２項に基づき，被告製品の廃棄を請求するとともに，③意匠権侵害の不法行為に基づき，被告製品のうちイ号物件，ロ号物件及びハ号物件（以下，これらを「旧型」という。）につき平成２６年１月以降の，被告製品のうちニ号物件，ホ号物件及びヘ号物件（以下，これらを「新型」という。）につき平成２８年１１月以降の，各販売による損害金等合計４３００万円並びにこれに対する不法行為日の後の日（訴状送達日の翌日）である平成２９年１月１７日以降の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，④不当利得に基づき，平成２５年１２月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得金２２５万円の返還並びにこれに対する上記同日以降の年５分の割合による民法７０４条前段所定の利息又は遅延損害金の支払を求めている。
原審は，旧型の放熱部の意匠は，本件意匠に類似すると認められるから，一審被告による旧型の製造販売は本件意匠権の侵害となるが，新型の放熱部の意匠は，本件意匠に類似するものとは認められない等として，一審原告の請求について，一審被告に対し，①旧型の製造販売の差止め，③    旧型の製造販売による不法行為に基づく損害金２７１万６６４１円及びこれに対する平成２９年１月１７日以降の遅延損害金の支払，④イ号物件及びハ号物件に関する不当利得に基づく返還金１７万８７４６円並びにうち１３万８０９６円に対する平成３０年３月６日以降の，うち４万０６５０円に対する同年８月２日以降の遅延損害金の支払を，それぞれ求める限度で，これを認容し，その余の請求をいずれも棄却した。
これに対し，一審原告及び一審被告が，それぞれ，その敗訴部分を不服として，控訴を提起した。
２前提事実，争点及び争点についての当事者の主張は，次のとおり補正し，後記３のとおり，当審における当事者の補充主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」中の第２の１及び２，第３の１から４まで（原判決２頁２３行目から２７頁１８行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決３頁２２行目の末尾に「なお，この関連意匠は，本件意匠における中間フィンの枚数（２枚）を変更して，５枚としたものである（甲３，４）。」を加える。
(2)原判決４頁１行目の末尾に，改行の上，「ウ    一審被告は，平成３０年５月１０日，本件意匠について，意匠登録の無効審判を請求したが，同年１１月２７日，請求は成り立たないとの審決がされたことから，知的財産高等裁判所に審決取消しを求める訴訟（平成３０年(行ケ)第１０１８１号）を提起した（乙２６，３０）。」を加える。
(3)原判決６頁２行目の「被告製品の意匠」を「被告製品の本件意匠に相当する部分の意匠（ただし，原判決別紙「被告製品の図面」の実線部分の意匠であり，以下，単に「被告製品の意匠」という。また，各物件の本件意匠に相当する部分の意匠を「イ号意匠」等という。）」に改める。(4)原判決８頁１１行目及び１２行目の「被告製品」を，いずれも「被告製品の意匠」に改める。
(5)原判決１５頁２３行目の「『熱設計完全入門』」を「『エレクトロニクスのための熱設計完全入門』」に改める。
(6)原判決１６頁５行目の「同軸照明装置」を「同軸・スポット照明」に改める。
(7)原判決１６頁１７行目の「これを」を削除する。(8)原判決１７頁２６行目，１８頁６行目の「具体的構成態様」をいずれも「基本的構成態様」に改める。
３当審における当事者の補充主張
(1)争点１（被告製品の意匠は本件意匠に類似するか   ）について
【一審原告の主張】
ア新型の意匠と本件意匠との差異点
ＬＥＤ検査用照明装置では，需要者が放熱性に着目するのは当然であるから，放熱用フィンの外観において，放熱性に大きな影響を与えるとは看取できない程度の差異は，ありふれた手法によるわずかな違いといえる。


新型のフィンについて，円弧の一部を切り取ったフラット面が設けられ，フィンの前面の縁に程度の大きいテーパーが設けられている点は，本件意匠と異なっている。しかし，これらは，放熱性に影響を与えると看取できる形態ではないし，フラット面やテーパーは，円盤状フィンに簡単な追加加工を施して形成できるから，ありふれた手法によるわずかな違いである。
イ新型の意匠と本件意匠との共通点
これに対し，本件意匠と新型の意匠との共通点である電源ケーブルの引出し位置が後方部材にないこと（すなわち，中間フィン及び後端フィンには支持軸体の通過部分以外に貫通孔はなく，その各面が平滑であること）は，公知意匠にはない，極めて斬新な点であり，かつ，その外観に起因する放熱性の期待感や，検査用照明器具の使用態様に関わって，需要者の大きな注意を惹く。
ウ新型の意匠が本件意匠に類似すること
上記アの差異点は，上記イのような大きな共通点と並んで比較できるほどの重みを持つとは考えられない。さらに，上記アのフィンのフラット面は後方（右側面視）からしかわからないし，テーパーも側方（正面視）から見て，ようやくわかる程度のもので，被告製品が黒色に塗装されていることからも，これらの存在は需要者・取引者が認識し難いものとなっている。したがって，新型の意匠は本件意匠に類似する。
【一審被告の主張】
ア本件意匠の要部
(ｱ)意匠の要部認定は，登録意匠において創作性が認められる箇所を抽出する作業であるから，電子部品や電子機器に一般的に用いられる放熱部品の形状である乙８意匠も，公知意匠として参酌すべきである。また，部分意匠である本件意匠においては，電源ケーブルの引出し位置について何ら特定がなく，乙４意匠や乙７等意匠などの他の公知意匠には，軸体部分にケーブルを取り付けるものの方が多く，中間フィンの軸体以外の部分に貫通孔を設けないのが普通であった。したがって，乙１２意匠のみを引き合いにして，中間フィンの面に貫通孔がないことを，公知意匠にはない，意匠的特徴とみるべきではない。(ｲ)原判決が本件意匠の要部として認定した各点（原判決４０頁エの(ｱ)～(ｸ)，以下「原審認定要部(ｱ)」等という。）は，次のとおり，いずれも要部と認定できるのか，疑問がある。
a後方部材であるという点（原審認定要部(ｱ)）は，公知意匠に存在する当たり前の位置関係であり，部分意匠外の構成要素を取り込むものである。
b軸体の存在（原審認定要部(ｲ)）も，公知意匠に存在する当たり前の形状である。
c放熱フィンの枚数を特定している点（原審認定要部(ｳ)：中間フィンが２枚，後端フィンが１枚）は，枚数を異にする関連意匠が存在すること等に照らし，不適切である。
d後端フィンが中間フィンより分厚いこと(原審認定要部(ｴ))は，乙１２意匠も同様であり，創作性のある意匠的特徴部分とはいえない。e軸体の太さ(原審認定要部(ｵ))は，これを要部と捉えるのであれば，本件意匠と旧型の意匠(イ号～ハ号意匠)では，軸体の直径が倍ほども違うから，非類似となるはずである。
fフィンの径が前方部材の最大径とほぼ同径である点(原審認定要部(ｶ))について，部分意匠である本件意匠としては，何ら特定されない前方部材の寸法との比較で，説明することは奇異である。gフィンの間隔（原審認定要部(ｷ)）も，公知意匠（乙１２意匠，乙８意匠等）との関係で，創作のポイントといえるのか疑問がある。h中間フィンと後端フィンの貫通孔の有無(原審認定要部(ｸ))は，上記(ｱ)のとおり，公知意匠等との比較によれば，本件意匠の要部とはいえない。もっとも，平面視，正面視，右側面視において，後端フィンの後端面に看者が着目するのは必然であるから，この点は「後端フィンには貫通孔はなく，その後端面は平滑である。」とすべきである。
イ本件意匠と被告製品の意匠との類否
(ｱ)上記アのとおり，中間フィンの貫通孔の点は大きく評価されるべきではなく，意匠の外観において大きく印象を左右するのは，後端フィンの後端面が平坦・平滑であるかという点であり，この点が美感に与える影響は大きい。
(ｲ)旧型の各意匠について，イ号意匠及びハ号意匠では，後端フィンの後端面に放熱フィンの中心部の軸体に１個の孔が存在し，ロ号意匠では直径の中心点と円周の中間に左右対称に貫通孔が２個存在するところ，本件意匠と比較して，重要な美感上の差異をもたらしている。さらに，各フィンの厚みについても，本件意匠は乙８意匠と同等に薄い印象を呈しているが，旧型の意匠では，厚みを感じさせ，重厚な美感を呈している。
(ｳ)新型の各意匠についても，それらの後端フィンの後端面にはネジ穴が１個又は２個，穿設されていて，美感に大きな影響を与えている。なお，本件意匠と新型の各意匠とが非類似であるとの評価は，知財高裁判決(乙２５)でも確定している。
(ｴ)したがって，本件意匠と被告製品の意匠は，いずれも非類似である。(2)争点２（本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか）
について
【一審被告の主張】
ア無効理由１（乙８意匠に基づく新規性欠如）
本件意匠は，放熱部の形状に係る部分意匠であり，乙８意匠は，放熱機構を用いる各種製品の一般的な放熱部の形状(タワー型フィン)として汎用されている周知・公知の意匠であるから，本件意匠とは，意匠に係る物品が同一又は類似である。
そして，フィンの厚みや各フィンの間隔を適宜調整することは，乙８意匠自体が予定しているもので，円盤状の放熱フィンを，軸体で適宜の間隔で連設するという意味では，乙８意匠・形状で，本件意匠の特徴は全て満たされている。したがって，両意匠を同一又は類似の意匠と認めることに問題はなく，本件意匠には何ら新規性がない。
イ無効理由２（乙７等意匠に基づく新規性欠如）


フィンの厚みや間隔の広狭，軸体の径等は，汎用的な放熱技術を適用する上で，当業者が適宜調整するレベルの相違にすぎず，数枚の同径の円盤状フィンが，フィンの中心にある同軸上に等間隔で数枚連設されている点で意匠的特徴と捉えると，乙７等意匠は本件意匠と類似する。ウ無効理由３（乙７等意匠＋乙８意匠に基づく創作非容易性欠如）創作非容易性（意匠法３条２項）は，物品の枠に捉われることなく判断されるべきであり，乙８意匠の形状は，放熱技術として公然知られた形状であるから，これを検査用照明器具の放熱部に適用することは容易である。また，検査用照明器具のどの位置に乙８意匠を適用するかという点についても，前方部材と同軸上に後方に延伸させた箇所に適用することは，乙７等意匠により公知となっていた。さらに，本件意匠において，電源ケーブルの引出しについては，意匠的に特定・限定されていない事項であるから，乙７等意匠に示されている放熱部の部位の形状を乙８意匠の形状にする場合，後端フィンにケーブル引出し用の孔を設けることは必然ではない。
エ無効理由４（乙４意匠に基づく新規性欠如）
乙４意匠に係る物品は，可視光を発する照明装置であり，可視光がレーザーかＬＥＤかは問題とされるべきではないから，本件意匠に係る物品とは，少なくとも類似である。
また，乙４意匠の軸体の径は不明であるが，その太い細いは，意匠的に類似の範疇に止まるし，フィンの枚数の差も，本件意匠には，その枚数のみを異にする関連意匠（甲４）が存在すること等に照らし，類似性を否定する差異とはなり得ない。後端フィンの孔の有無についても，上記ウのとおりである。したがって，本件意匠は乙４意匠と類似し，新規性を欠く。
オ無効理由５（乙４意匠＋乙８意匠に基づく創作非容易性欠如）乙４意匠から直ちに軸体の存在や放熱フィンの間隔が明らかでなくても，乙８意匠を合わせて参照すれば，当業者において，放熱部とされる箇所にタワー型フィンを取り付けること(後方部材の意匠として採用すること)は，極めて容易である。
カ無効理由６（乙１２意匠に基づく新規性欠如）
本件意匠と乙１２意匠は，後端フィンの孔の有無及び軸体の太さを除いて酷似しており，後端フィンの孔については，上記ウのとおりである。軸体は，見る角度によっては正確に把握できない箇所で，看者が大きく注目する箇所ではないから，その太さの違いは類似の範囲内である。キ無効理由７（乙１２意匠＋乙８意匠に基づく創作非容易性欠如）乙８意匠は，一般的な放熱フィンの形状を有し，電子部品や電子機器にも適用される。それを乙１２の放熱機能が期待される放熱部(後方部材)に適用することは，当業者であれば，容易に思いつく。ク無効理由８（乙１２意匠＋乙７等意匠に基づく創作非容易性欠如）意匠として「ありふれたもの」か否かという観点から，創作非容易性を吟味することは，意匠法３条２項の要件にはない独自の基準を定立するものである。かかる観点から後端フィンの孔の有無を重要視することは，相当でない。
【一審原告の主張】
本件意匠は，単に放熱フィンを取り付けただけのものではない。すなわち，従来製品では，本体ケーシング後端面から電源ケーブルが引き出されていたのを，電源ケーブルをケーシング側周面から引き出すという構造を初めて採用し，ケーシング後端面に部品やケーブル収容機能のない放熱のみに特化したフィン構造体を設けたものであり，極めて斬新な形態であった。この画期的な形態は，中間フィン及び後端フィンには「支持軸体の通過部分以外に貫通孔はなく」という点に表されており，言い換えれば，後端フィンが最後方の部材であるということになる。
部分意匠であっても，全体に対する位置，大きさ，範囲にも，その特徴が認められるべきであり，上記のとおり，本件意匠の最後方にフィン構造体を配置するという点は，従前の公知意匠からは考えられないデザインであり，需要者が着目する点である。したがって，本件意匠の無効理由に関する一審被告の各主張は，その前提に誤りがあり，理由がない。(3)争点３（一審被告が本件意匠権を侵害するおそれがあるか）について
【一審原告の主張】
一審被告が，旧型から新型に容易に設計変更したように，再度，旧型に変更することは極めて容易であるから，差止めは認められるべきである。
【一審被告の主張】
旧型は，平成２８年１０月７日に生産を終了しており，その生産(製造及び販売)再開の予定も全くない。したがって，差止めの必要はない。(4)争点４（一審原告の損害額，一審原告の損失・一審被告の利得の額）に
ついて
【一審原告の主張】
小さな部材であっても，その形態が購入動機となることはあるから，面積比や原価費の多寡は，直ちに寄与度の大小には結びつかない。検査用照明器具の先端部分は，カメラやレンズに接続する部分で，その形状は同一となるため，同部分が購買動機となることはない。このような先端部をカメラ等に接続するという使用態様からすると，需要者の目に入る部分は，後方部材であり，その形状が購入動機につながる。そして，本件意匠の要部のうち最も重要な点は，「中間フィン及び後端フィンには，支持軸体の通過部分以外に貫通孔はなく」（原審認定要部(ｸ)）という点であり，この点は従前広く知られた構成態様ではなかったものである。
実際に，本件意匠の実施品であるＨＭＶ－２４－３Ｗシリーズは，発売開始後，順調に売上げを伸ばし，２００４年１２月以降は，その前身モデルであるＨＬＶ－２７よりも販売台数が多くなっている。これは，単に製品自体の性能や機能だけでなく，優れたデザイン性（デザインから把握される性能の高さ）によっても，もたらされたものである。
したがって，本件意匠については，５０％の寄与度が認められるべきである。
【一審被告の主張】
本件意匠は，前述のとおり，検査用照明器具の後方部材に，単に，一般的に見受けられるタワー型放熱フィン（乙８）を設けただけのものであり，放熱機能上，ありふれた意匠・形状で，創作性があるとはいえない。一審原告の本件請求は，機能面及び美感面のいずれにおいても保護されるような創作性を有しない意匠権による侵害責任を問うものである。さらに，検査用照明器具は，そもそも検査装置に取り付ける部品的装置で，技術に詳しい製造の現場従事者が購入するものであり，外観デザインではなく，機能性能，価格，事前の装置提案や販売後のアフターサービスを含んだ顧客サービスの内容等で選ばれる。一審原告の主張は，需要者層を取り違えている。
第３当裁判所の判断
以下，原判決の判断順序に従って，争点２から判断する。１争点２（本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか）に
ついて
(1)本件意匠及び一審被告引用の各意匠
ア本件意匠
(ｱ)意匠に係る物品等


本件意匠の意匠に係る物品は，工場等において使用される，ＬＥＤや光学素子を内蔵し，先端の光導出ポートから製品に向けて光を照射して製品の傷やマーク等の検出する検査用照明器具であり，本件意匠は，その後方に配置された放熱部の部分意匠として，原判決別紙「本件意匠の図面」の実線部分（以下「本件実線部分」という。）について，平成１６年４月１２日に意匠登録出願をし，同年１０月２２日に意匠登録を受けたものである（前記第２の２で引用した原判決第２の１の前提事実（以下，単に「前提事実」という。）(2))。
また，本件意匠に係る物品の需要者は，後記２(3)イのとおり，製造工場等における機器等の購入担当者，検査業務の従事者等である。
(ｲ)本件意匠の形態
原判決別紙「裁判所認定の構成態様」の「本件意匠」のＡからＭまでに記載のとおり(参照の便宜のため，以下に再掲する。)，認定すべきであり，その理由は，原判決「事実及び理由」第３の１(2)（原判決２８頁３行目から３０頁１１行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
（基本的構成態様）
Ａ前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材（放熱部）である。
Ｂ後方部材の中心には，検査用照明器具の前方部材の後端面より後方に延伸する支持軸体が設けられている。
Ｃ支持軸体の中間及び後端には，薄い円柱状の，支持軸体よりも径の大きいフィンが複数枚，間隔を空けて設けられている。Ｄ複数枚のフィンのうち，後端フィンは，中間フィンよりも厚くなっている。
（具体的構成態様）
Ｅ中間フィン及び後端フィンは，中心軸を合致させ，かつ，互いに等しい間隔で設置されており，その間隔寸法は，フィンの直径の約１２．５％である（この間隔寸法をフィンの横幅との比でみると，約３：１となる。）。
Ｆ後端フィン及び中間フィンの外径は，前方部材の最大径と略等しい。Ｇ中間フィンの枚数は２枚である。
Ｈ中間フィンの厚みは，フィンの直径の約４．２％であり，後端フィンは，中間フィンに比べて約２倍の厚みである。
Ｉ後端フィンの後面（後端面）の縁の全てに面取り（厚みの約１０．０％）が施してある。
Ｊ支持軸体は円柱状で，同一径であり，その直径はフィンの約２０．８％である。
Ｋ中間フィン及び後端フィンの前面の縁は，正面視した場合，直角である（テーパーが設けられていない）。
Ｌ中間フィン及び後端フィンの外周面は，円柱側面である。Ｍ後端フィン及び中間フィンの各面は，支持軸体の通過部分以外には貫通孔がなく，平滑である。
イ乙８意匠
(ｱ)意匠に係る物品及び公知性
乙８意匠は，平成９年７月１８日発行の「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」の１７１頁に「代表的ヒートシンクの形状」として図示されている「タワー型」の意匠であり，意匠に係る物品は，電子機器用の部品であり，本体である電子機器を放熱により冷却する用途，機能を有している。乙８意匠は，本件意匠の出願日前に公知であった。
(ｲ)乙８意匠の形態
原判決３０頁１８行目下の図のとおりであり，水平に，間隔を空けて配置した(重ねた)４枚のフィンを，立設した軸体で，タワー様に連設するというものである。本件意匠との対比を容易にするため，右に９０°回転させると，その形態は，次のとおり認められる。
（基本的構成態様）
a機器に設けられる放熱部であり，前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)ではない。
bその中心に支持軸体が設けられている。
c支持軸体の中間及び後端に，薄い円柱状の，支持軸体よりも径の大きい，フィンが複数枚，間隔を空けて設けられている。d複数枚のフィンにおいて中間フィンと後端フィンの区別はなく，各フィンの間の厚みの違いも認められない。
（具体的構成態様）
e各フィンは，中心軸を合致させ，かつ，互いに等間隔で設置されている。
f各フィンの径は等しい。
gフィンの枚数は４枚である。
h各フィンの厚みと，フィンの径の比率は不明である。iフィンの後縁には，面取りは施されていない。
j支持軸体は，円柱状，同一径であり，直径はフィンの直径の約３分の１である。
k各フィンの前面の縁にはテーパーは設けられていない。l正面視で，各フィンの外周面の形状は不明である。m各フィンの各面は，支持軸体の通過部分以外に貫通孔はなく，平滑である。
ウ乙７等意匠
(ｱ)意匠に係る物品，公知性
乙７等意匠の意匠に係る物品は，一審被告の製品である同軸・スポット照明「ＩＨＶ－２７Ｒ」である。同製品は，平成１４年６月に発売された検査用照明器具であり，乙７等意匠は，本件意匠の登録出願前に公知であった(乙９～１１)。
(ｲ)乙７等意匠の形態
乙７等意匠は，原判決３２頁１３行目下の図のとおりであり，このうち，本件実線部分と対比される部分は，同軸・スポット照明の本体部の後方(正面視で右側)のフィン及びそれを連設する軸体が一体となった部分であり，放熱に係る用途，機能を有する。その形態は次のとおりである(乙２７)。
（基本的構成態様）
a前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であり，その後方に電源ケーブルを設けている。
b中心に，前方部材の後端面より後方に延伸する支持軸体が設けられている。
c支持軸体の中間及び後端に，薄い円柱状の，支持軸体よりも径の大きい，フィンが複数枚，間隔を空けて設けられている。d複数枚のフィンにおいて，後端フィンは，中間フィンよりも厚くなっている。
（具体的構成態様）
e各フィンは，中心軸を合致させ，かつ，互いに等間隔で設置されており，その間隔と中間フィンの横幅(厚さ)の比は，約１０：１７である。
f各フィンの径は，前方部材の最大径と略等しい。gフィンの枚数は４枚であり，そのうち中間フィンの枚数は３枚である。
h各フィンの厚みは，中間フィンでは直径の１８分の１で，後端フィンは，中間フィンに比べて約１．６倍の厚みである。i後端フィンの後端面の縁の全てに面取りが施されている。j支持軸体は，円柱状，同一径であり，直径はフィンの直径の約１３分の１０である。
k正面視した場合，各フィンの前面の縁は直角である(テーパーがない。)。


l各フィンの外周面は，円柱側面である。
m各フィンのうち，後端フィンは，後端面にケーブルとの接続部が設けられているため，平滑ではない。
エ乙４意匠
(ｱ)意匠に係る物品，公知性
乙４意匠に係る物品は，ネオアーク株式会社の製品「バイオレットレーザーダイオード」であり，同製品は，前端部から光線(レーザー光)を照射する照明器であり，平成１３年の上記会社のカタログに掲載されていた。乙４意匠は，本件意匠の登録出願前に公知であった(乙４〔２，７，８枚目〕)。
(ｲ)乙４意匠の形態
乙４意匠は，原判決３４頁２行目下の図のとおりであり，そのうち，本件実線部分と対比される部分は，前端面に発光部のある照明器の後方(正面視で右側)の放熱の用途，機能を有する部分であり，その形態は次のとおりである。
（基本的構成態様）
a前端面に発光部のある照明器に設けられた後方部材(放熱部)であり，その後方に電源ケーブルを設けている。
b中心に，前方部材の後端面より後方に延伸する支持軸体が設けられていると推測される。
c支持軸体の中間及び後端に，薄い円柱状の，支持軸体よりも径の大きい，フィンが複数枚，間隔を空けて設けられている。d後端フィンと中間フィンでは，厚さに違いはないと推測される。
（具体的構成態様）
e各フィンは，互いに等間隔で設置されて   いる。間隔寸法と中間フィンの横幅(厚さ)の比は，不明である。
f各フィンの径は前方部材の最大径と略等しい。
gフィンの枚数は６枚程度である。
h各フィンの厚みと直径との比率は不明である。
i後端フィンの後端面の縁の面取りの有無は不明である。j支持軸体の形状及び太さ（フィンの直径との比率等）は不明である。
k正面視した場合，各フィンの前面の縁は直角である(テーパーはない)と推測される。
l各フィンの外周面は，円柱側面である。
m各フィンのうち，後端フィンは，後端面にケーブルとの接続部が設けられており，平滑ではない。
オ乙１２意匠
(ｱ)意匠に係る物品，公知性
乙１２意匠の意匠に係る物品は，一審原告の製品である検査用照明器具である。乙１２意匠が記載された意匠広報は平成１５年６月１６日に発行されており，乙１２意匠は，本件意匠の登録出願前に公知であった。
(ｲ)乙１２意匠の形態
乙１２意匠の形態は，原判決別紙「乙１２意匠の図面」記載のとおりであり，そのうち，本件実線部分と対比される部分は，本体の後方（正面視で右側）の２枚のフィン及びそれを連設する軸体が一体となった部分で，放熱に係る用途，機能を有する。その形態は次のとおりである。
（基本的構成態様）
a前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であり，後方から電源ケーブルを挿入するための貫通孔が各フィンに設けられている。
b中心に，前方部材の後端面より後方に延伸する支持軸体が設けられている。
c支持軸体の中間及び後端に，薄い円柱状の，支持軸体よりも径の大きい，フィンが複数枚，間隔を空けて設けられている。d複数枚のフィンにおいて，後端フィンは，中間フィンよりも厚くなっている。
（具体的構成態様）
e各フィンは，中心軸を合致させ，かつ，互いに等間隔で設置されており，その間隔と中間フィンの横幅(厚さ)の比は，約９：４である。
f各フィンの径は，前方部材の最大径と略等しい。gフィンの枚数は２枚であり，そのうち中間フィンの枚数は１枚である。
h各フィンの厚みは，中間フィンでは直径の２３分の１で，後端フィンは，中間フィンに比べて約２．３倍の厚みである。i後端フィンの後面(後端面)の縁の全てに面取りが施されている。j支持軸体は，円柱状，同一径であり，直径はフィンの直径の約２４分の１０である。
k正面視した場合，各フィンの前面の縁は直角である(テーパーがない)。
l各フィンの外周面は，円柱側面である。
m各フィンには，支持軸体の通過部分があるほか，ケーブルを挿入するための円形の貫通孔が右側面視上端寄りに設けられている。(2)無効理由１（乙８意匠に基づく新規性欠如）について
ア意匠に係る物品の同一性又は類似性
前記(1)イ(ｱ)のとおり，乙８意匠に係る物品は，電子機器の放熱用部品であるから，本件意匠とは意匠に係る物品が同一又は類似であるとは認められない。したがって，この点に関する一審被告の主張は理由がない。もっとも，本件実線部分が検査用照明器具の放熱部であることから，更に本件意匠と乙８意匠とを対比することとする。
イ本件意匠と乙８意匠との対比
前記(1)ア(ｲ)，イ(ｲ)によれば，本件意匠と乙８意匠とは，①機器に設けられる放熱部であるという限度で共通するほか（Ａ，ａ），②その中心に円柱状，同一径（Ｊ，ｊ）の支持軸体が設けられている点（Ｂ，ｂ），③フィンの形状・大きさが，薄い円柱状で，支持軸体よりも径が大きく（Ｃ，ｃ），互いに等しい点（Ｆ，ｆ），④複数枚のフィンが，支持軸体の中間及び後端に（Ｃ，ｃ），中心軸を合致させ，かつ，互いに等間隔で（Ｅ，ｅ），設置されている点，⑤フィンの各面が，支持軸体の通過部分以外は平滑である点（Ｍ，ｍ）が共通している。他方で，⑥本件意匠が前端面に発光部のある検査用照明器具の後方部材(放熱部)であるのに対し，乙８意匠は電子機器に設けられる汎用的ヒートシンクであるという点（Ａ，ａ），⑦本件意匠では，後端フィンと中間フィンが区別され，後端フィンが中間フィンよりも厚いのに対し，乙８意匠では，そのような区別はなく，フィン相互の厚みの違いも認められない点（Ｄ，ｄ）が相違するほか，⑧支持軸体の直径が，本件意匠ではフィンの直径の約５分の１であるのに対し，乙８意匠では約３分の１（ｊ）でやや太いという点（Ｊ，ｊ）も相違する。
ウ類否判断


前記(1)ア(ｲ)，イ(ｲ)のとおり，乙８意匠は，水平に並べた各フィンを，立設した支持軸体でタワー様に連設するものであるのに対し，本件意匠が，各フィンが垂直になるように並べて連設するもので（原判決別紙「本件意匠の図面」の【正面図】参照），縦横の関係が異なるが，乙８意匠を右に９０°回転させて対比してみると，上記イ⑥及び⑦の本件意匠との差異点の印象は強く，共通点を凌駕するといえるから，視覚を通じて起こさせる美感が異なると認められる。
そうすると，本件意匠が，乙８意匠と類似するとは認められず，乙８意匠を理由として本件意匠の新規性欠如をいうことはできない。(3)無効理由２（乙７等意匠に基づく新規性欠如）について
ア意匠に係る物品の同一性
前記(1)ウ(ｱ)のとおり，乙７等意匠に係る物品は，検査用照明器具と認められるから，本件意匠に係る物品と同一である。
イ本件意匠と乙７等意匠の対比
前記(1)ア(ｲ)，ウ(ｲ)によれば，本件意匠と乙７等意匠とは，①前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であるという点（Ａ，ａ），②その中心に，円柱状，同一径（Ｊ，ｊ）の支持軸体が設けられている点（Ｂ，ｂ），③フィンの形状・大きさが，薄い円柱状で，支持軸体よりも径の大きく（Ｃ，ｃ），前方部材の最大径と略等しい大きさ（Ｆ，ｆ）で，外周面が円柱側面（Ｌ，ｌ）であり，後端フィンは中間フィンよりも厚くなっている点（Ｄ，ｄ），④複数枚のフィンが，支持軸体の中間及び後端に（Ｃ，ｃ），中心軸を合致させ，かつ，互いに等間隔で（Ｅ，ｅ），設置されている点，⑤フィンの縁が，後端フィンの後端面の縁には面取りが施され（Ｉ，ｉ），前面の縁は直角である(テーパーがない)という点（Ｋ，ｋ）が共通している。他方で，⑥本件意匠では，後端フィン及び中間フィンの各面は，支持軸体の通過部分以外には貫通孔がなく，平滑であるのに対し，乙７等意匠では，後端フィンの後端面には電源ケーブルの接続部があって，平滑ではない点（Ｍ，ｍ）が相違するほか，⑦本件意匠では，フィン相互の間隔が，中間フィンの横幅(厚さ)の約３倍であるのに対し，乙７等意匠では，約１７分の１０で間隔が狭くなっている点（Ｅ，ｅ），⑧支持軸体の直径が，本件意匠ではフィンの直径の約５分の１であるのに対し，乙７等意匠では約１３分の１０で太い点（Ｊ，ｊ）が相違する。
ウ類否判断
上記イの⑥～⑧の差異点は，その違いの程度が大きく，需要者が容易に気づくものと認められるから，共通点を凌駕するというべきであり，本件意匠と乙７等意匠は，視覚を通じて起こさせる美感が異なると認められる。
そうすると，本件意匠は，乙７等意匠に類似するとは認められず，乙７等意匠を理由として本件意匠の新規性欠如をいうことはできない。(4)無効理由４（乙４意匠に基づく新規性欠如）について
ア意匠に係る物品
乙４意匠に係る物品は，前端面から光線を照射する照明器であるから，本件意匠に係る物品と類似すると認められる。
イ本件意匠と乙４意匠の対比
前記(1)ア(ｲ)，エ(ｲ)によれば，本件意匠と乙４意匠とは，①前端面に発光部のある照明器に設けられた後方部材(放熱部)であるという限度で共通するほか（Ａ，ａ），②その中心に，支持軸体が設けられている点（Ｂ，ｂ），③フィンの形状・大きさが，薄い円柱状で，支持軸体よりも径の大きい（Ｃ，ｃ），前方部材の最大径と略等しい大きさ（Ｆ，ｆ）で，外周面が円柱側面である点（Ｌ，ｌ），④複数枚のフィンが，支持軸体の中間及び後端に（Ｃ，ｃ），互いに等間隔で（Ｅ，ｅ），設置されている点，⑤フィンの縁は，前面の縁が直角である(テーパーがない)という点（Ｋ，ｋ）は共通している。
他方で，⑥本件意匠では，後端フィン及び中間フィンの各面は，支持軸体の通過部分以外には貫通孔がなく，平滑であるのに対し，乙４意匠では，後端フィンの後端面に，電源ケーブルの接続部があって，平滑ではない点（Ｍ，ｍ）が相違するほか，⑦本件意匠では，フィンの厚さが，後端フィンが中間フィンよりも厚いのに対し，乙４意匠では厚さに差がない点（Ｄ，ｄ）が相違する。
ウ類否判断
上記イの⑥，⑦の差異点は，その違いの程度が大きく，需要者が容易に気づくものと認められるから，共通点を凌駕するというべきであり，本件意匠と乙４意匠は，視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。
そうすると，本件意匠は，乙４意匠に類似するとは認められず，乙４意匠を理由として本件意匠の新規性欠如をいうことはできない。(5)無効理由６（乙１２意匠に基づく新規性欠如）について
ア本件意匠と乙１２意匠の対比