ＥＣＵ１５に内蔵されたＣＰＵ１７は，上記燃料検知部１３からの検知信号に基づいて算出された単位時間あたりの燃料の消費量とその間に車両１０が走行した距離とから現時点の走行状態における燃料消費率を算出する燃費算出手段と，上記燃料検知部１３で検知した燃料タンク１１内の残燃料と上記燃費算出手段で算出した現時点の燃料消費率とに基づいて上記車両１０が到達し得る走行可能範囲２０を算出する走行可能範囲算出手段
と，を構成するものであり，
ＥＣＵ１５に内蔵された検索部１８は，上記ＣＰＵ１７で算出された走行可能範囲２０内に存在する低公害車用の燃料補給所について検索する燃料補給所検索手段となるもので，例えば燃料補給所の位置情報等の情報を
格納する記憶媒体を含んで成り，
表示部１６は，上記検索部１８で検索した低公害車用の燃料補給所の位置情報及び該燃料補給所までの到達経路等を表示する表示手段となるもので，運転者に燃料の補給時期を知らせて燃料補給所まで誘導する画面が表
示されるようになっており，
表示部１６には，走行中の車両１０の周辺地図とその車両１０の位置とが表示されると共に，該地図上に上記検索部１８で検索された走行可能範囲２０及び該走行可能範囲２０内に存在する燃料補給所に関する情報，例えば燃料補給所Ａ及びＢの位置情報や該燃料補給所Ａ及びＢまでの到達経
路等が表示され，
ここで，走行可能範囲２０は円形として表示されており，燃料補給表示システムの動作は，上記燃料タンク１１内の残燃料が所定量，例えば１／２より少なくなったときに開始するように設定されており，車両１０の運行が開始されると，車両１０の燃料タンク１１内に蓄えられている低公害車用の燃料は徐々に消費されていき，車両１０に設けられた燃料タンク１１内に蓄えられた燃料が所定量より少ないか否かを燃料検知部１３で判断し，該燃料タンク１１内の残燃料が１／２より少なくなる
と，燃料補給表示システムが動作を開始し，
車両位置測定部１２は，車両１０の現在位置を測定して該車両１０の三
次元位置を認識し，
ＣＰＵ１７は，上記車両１０の現時点の走行状態における燃料消費率を算出し，該燃料消費率と上記燃料タンク１１内の残燃料とに基づいて走行
可能範囲２０を算出し，
検索部１８は，上記走行可能範囲２０内に存在する燃料補給所を検索し，車両１０の走行可能範囲２０と上記検索された燃料補給所Ａ及びＢとが
表示部１６の画面上に表示され，
走行可能範囲２０の例えば８０％の大きさの安全圏２１内に低公害車用
の燃料補給所が存在するか否かを判断し，
安全圏２１内に契約店である燃料補給所Ａが存在している場合には，所
定時間毎に，表示部１６の表示画面を更新し，
燃料タンク１１内の残燃料が少なくなり，上記表示部１６に表示された安全圏２１内に燃料補給所が存在しなくなった場合には，表示部１６は，燃料補給を促す警告を表示すると共に，運行中の車両１０を上記燃料補給
所Ａまで誘導する画面に切り換わり，
車両１０の現在位置から燃料補給所Ａまでの到達経路が表示され，運転者は，低公害車用の燃料を補給する適切な時期に，車両１０を低公害車用の燃料補給所Ａまで確実に運転することができ，低公害車用の燃料が補給されると，表示画面は，通常のナビゲーション表示に復帰する。」
イ一致点
「自動車におけるエネルギー源の管理のための表示方法であって，
前記自動車には，制御部が具備され，
前記制御部は，走行可能な距離を演算するための走行可能距離演算部を
有し，
前記自動車は，ＧＰＳから位置情報を取得し，前記位置情報に基づいて目的地を検索して，地図上に表示するためのカーナビゲーションシステム
を有し，
前記カーナビゲーションシステムは，
前記ＧＰＳから前記位置情報を取得するための位置測位部，前記位置情報に基づいて，地図データを検索して，前記目的地までのル
ートを検索するルート検索部，及び，
前記位置情報，前記地図，及び，前記ルート検索部で検索した結果の前
記ルートを表示する表示部
からなり，
前記ルート検索部は，
前記走行可能距離演算部から，前記走行可能な距離を示す距離データを
取得し，
前記位置測位部から，前記自動車の現在位置を示す前記位置情報を取得
し，
前記自動車の前記現在位置から，前記走行可能な距離の範囲以内に位置する，エネルギー源の供給所までの１以上の前記ルートを検索し，
前記表示部は，
前記ルート検索部で該検索した前記エネルギー源の供給所までの１以上
の該ルートを表示し，及び，
前記自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マークを，前記距離データに基づいて，前記表示部の画面に表示される前記地図の上に表示し，前記距離マークは，前記自動車の前記現在位置を中心点とし，前記走行
可能な距離が半径とする円形で表示される
自動車におけるエネルギー源管理の表示方法。」である点。
ウ相違点
相違点１
自動車が，本願発明では，「規格化され，着脱自在に交換可能な蓄電池が搭載された電気自動車」であるのに対して，引用例１発明では，「燃料で走行する低公害車」である点。
相違点２
本願発明が，「蓄電池の管理のための表示方法」であるのに対して，引用例１発明は，「燃料の管理のための表示方法」である点。
相違点３
本願発明では，自動車が具備する制御部が，「蓄電池の制御を行う（蓄）電池制御部」であり，「前記蓄電池制御部」が「蓄電池に充電されている充電量」で走行可能な距離を演算する走行可能距離演算部を有しているのに対して，引用例１発明のＣＰＵ１７（制御部）は，「蓄電池の制御を行う」ものではなく，また，ＣＰＵ１７（制御部）が有する走行可能範囲算出手段（走行可能距離演算部）も，「蓄電池に充電されている充電量」で走行可能な距離を演算するものではない点。
相違点４
エネルギー源の供給所が，本願発明では，「充電量が残り少ない使用済の蓄電池と満充電若しくはほぼ満充電に充電された充電済の蓄電池とを交換するための蓄電池交換所」であるのに対して，引用例１発明では，「燃料補給所」である点。
相違点５
本願発明では，「距離マークの線の太さは，走行可能な距離が短くなるにつれて，太くする」のに対して，引用例１発明は，そのようになっていない点。
第３原告の主張


審決には，①本願発明と引用例１発明との相違点の看過（取消事由１），②相違点５に係る本願発明の構成の容易想到性の判断の誤り（取消事由２）があり，これらは，いずれも審決の結論に影響するものであるから，審決は取り消されるべきである。
１取消事由１（本願発明と引用例１発明との相違点の看過）審決は，本願発明と引用例１発明とは，「前記表示部は，前記ルート検索部で該検索した前記エネルギー源の供給所までの１以上の該ルートを表示し，及び，前記自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マークを，前記距離データに基づいて，前記表示部の画面に表示される前記地図の上に表示し，前記距離マークは，前記自動車の前記現在位置を中心点とし，前記走行可能な距離が半径とする円形で表示される」との点で一致すると認定した。この点，本願発明では，「前記ルート検索部で該検索した前記蓄電池交換所，及び／又は，前記蓄電池交換棚装置（判決注・併せて，以下「蓄電池交換所等」ということがある。）までの１以上の該ルート」と「前記電気自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マーク」は，表示部に同時に表示されるように構成されており，これによって，電気自動車において，蓄電池の交換距離を，カーナビゲーションシステム等の画面上に見やすく表示するという本願発明の課題を解決している。このことは，請求項１において，「１以上の該ルート」の表示に係る構成要件と，「距離マーク」の表示に係る構成要件が，「及び」という併合的な接続詞でつながれていること，本願明細書の「地図上には，…走行可能な距離を示す円形マーク２２３，２２４が表示されている。又，ルート検索部２０４で検索したルート２２５も表示される。」（［００８９］）との記載や［図８］の図示するところから明らかである。
これに対し，引用例１発明では，走行可能範囲２０は，燃料補給所までの到達経路（以下，単に「到達経路」という。）と同時に表示部１６に表示されることはない。すなわち，走行可能範囲２０及び安全圏２１を表示する表示部１６は，燃料タンク１１内の残燃料が少なくなるなど燃料補給の必要性や緊急性が高まると，車両１０を燃料補給所Ａまで誘導する画面に切り換わり，燃料補給所Ａまでの到達経路を表示するようになるが，このとき，走行可能範囲２０は，表示部１６に表示されない。そのため，引用例１発明は，せいぜい，車両を燃料補給所まで誘導して燃料を確実に補給することができるようになるという作用効果を奏するのみであり，本願発明の上記課題を解決するものではない。
よって，本願発明と引用例１発明とは，本願発明では，「表示部は，ルート検索部で該検索した前記エネルギー源の供給所までの１以上のルートを表示し，及び，自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マークを，前記距離データに基づいて，前記表示部の画面に表示される前記地図の上に表示する」のに対して，引用例１発明は，そのようになっていない点で相違する（この相違点を，以下「相違点６」という。）。
しかるに，審決は，引用例１発明の認定を誤った結果，本願発明と引用例１発明とが一致すると誤って認定し，相違点６の存在を看過しており，違法である。
被告は，仮に，本願発明と引用例１発明との間に相違点６が存在するとしても，この相違点に係る本願発明の構成は当業者が容易に想到し得るから，本願発明は当業者が容易に発明をすることができたとの審決の判断に誤りはないと主張する。
しかるに，引用例１発明の課題は，「低公害車用の燃料を補給できる燃料補給所の情報を適時表示し，燃料を確実に補給することができる燃料補給表示システムを提供」することであり，引用例１発明は，「燃料補給所の情報」と「燃料を確実に補給することができる燃料補給表示」という必要最低限の情報，すなわち，燃料補給所の位置情報及び到達経路を表示部に表示することにより，その課題を解決したものである。
これに対し，走行可能範囲２０は，走行可能な距離をユーザーに通知するための表示であり，「燃料補給所の情報」でも「燃料を確実に補給することができる燃料補給表示」でもない。よって，燃料補給所Ａまで誘導する誘導画面においても，運転者が，「燃料が無くなる前に車両を燃料補給所まで確実に運行する」ために走行可能範囲を知る必要があるということはできない。また，仮に，ナビゲーションシステムにおいて，ナビゲーション画面の地図に運転に必要な複数の情報を同時に表示することが常套手段であったとしても，引用例１発明が，必要最低限の情報を表示部に表示させるために，燃料補給所Ａまで誘導する画面に切り換えると走行可能範囲２０を消しているにもかかわらず，到達経路に加えて走行可能範囲を同時に表示するように構成することは，同発明の目的に反する方向に変更するものであるから，当業者がかかる構成を容易に想到し得たということはできない。よって，被告の上記主張は合理性を欠き，審決の瑕疵は解消されない。２取消事由２（相違点５に係る本願発明の構成の容易想到性の判断の誤り）審決は，「引用例２には，「車両の残燃料が設定値以下に減少したときに，車両の走行可能距離を演算し，表示画面に車両の走行可能エリアを表示する。」（引用例２記載事項）と記載されているように，…燃料の残量が所定値より少なくなったら，走行可能範囲を示すための円形を表示することが記載されていることからみても，燃料の残量が，より少なくなるほど，すなわち走行可能距離が，より短くなるほど，燃料補給の必要性や緊急性が，より高くなることは自明のことである。また，必要性や緊急性がより高い情報を，より強調して表示することは常套手段である。」とした上，引用例1発明において，「燃料補給の必要性や緊急性がより高まっていることを運転者に通知するために，「円形２０」の表示を，「走行可能な距離が短くなるにつれて」，より強調するように構成することは当業者であれば容易に想到し得たことである。」と判断した。
そして，審決は，「例えば文章において文字を「太字」で強調するなど，「線」を「太く」することで，表示内容を強調することは，普通に行われていることであるから，「円形２０」の表示をより強調するために，その「線」をより「太くする」ことは，当業者が適宜なしうる設計的事項である。」と判断した。
しかしながら，仮に，必要性や緊急性がより高い情報をより強調して表示することが常套手段であったとしても，引用例１発明において，燃料補給の必要性や緊急性がより高まっていることを通知するための表示は，到達経路であり，走行可能範囲２０ではなく，審決はこの点において引用例１発明の認定を誤っている。


また，本願発明の「前記距離マークの太さは，前記走行可能な距離が短くなるにつれて，太くする」とは，具体的には「距離マークの線の太さを動的に徐々に太くする」ことであるが，引用例２には，かかる構成について全く記載がない。この点，文章において文字を「太字」で強調することはあるかもしれないが，静的な状態の文章でその文字の太さを徐々に太くすることは考えられないし，ましてや，「走行可能な距離が短くなるにつれて」文章の文字を太くすることも考えられない。
このように，引用例２には記載がないにもかかわらず，「必要性や緊急性がより高い情報を，より強調して表示することは常套手段である」として，「「円形２０」の表示を…より強調するように構成することは当業者であれば容易に想到し得た」としたり，「その「線」をより「太くする」ことは，当業者が適宜なしうる設計的事項である」とする審決の判断は，引用例２に開示された技術内容を，本願発明の技術的事項を取り込んで過度に上位概念化，あるいは抽象化するものであり，許されない。
よって，審決には，相違点５に関し，判断の誤りがある。
第４被告の主張
１取消事由１について
原告は，本願発明では，表示部に，蓄電池交換所等までのルート（以下，単に「ルート」という。）と，走行可能な距離の範囲を示す距離マーク（以下，単に「距離マーク」という。）とが，同時に表示されるように構成されていると主張する。
しかるに，「及び」の一般的意義は，「複数の事物・事柄を並列して挙げたり，別の事物・事柄を付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。」というものである（大辞泉（増補・新装版），乙１）から，複数の対等な事象を列挙する場合に用いられる用語であり，必ずしも事象の同時性を表現するために用いられる用語ではない。また，本願明細書の［００８９］及び［図８］の内容は，単なる例示である。したがって，本願発明に係る請求項１の「及び」の語や，本願明細書の記載及び図面によって，表示部にルートと距離マークが同時に表示されることが一義的に特定されているということはできないから，原告の主張は，本願発明の発明特定事項に基づくものではなく失当である。また，原告は，引用例１発明において，到達経路と走行可能範囲は同時に表示されることはないと主張する。
しかしながら，引用例１には，「誘導する画面に切り換わる前の画面」についての説明（【００１９】ないし【００２１】）に，走行可能範囲２０と燃料補給所Ａ及びＢまでの到達経路が同時に表示される表示形態が開示されている。なお，表示部が「燃料補給所Ａまで誘導する画面」に切り換わった後も，燃料残量を通知する必要性は高いと考えられること，燃料補給所への誘導中も現在位置の把握が依然として行われると解されることからすると，到達経路（ルート）に加えて走行可能範囲（距離マーク）を表示し続ける可能性は排除できない。
以上によれば，審決における本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点の認定に，誤りはない。
仮に，本願発明と引用例１発明との間に相違点６が存在するとしても，当該相違点に係る本願発明の構成は，当業者が容易に想到し得る程度のものである。
すなわち，引用例１発明において，「燃料が無くなる前に車両を燃料補給所まで確実に運行する」という課題からみて，燃料補給所Ａまで誘導する誘導画面においても，運転者が「燃料が無くなる前に車両を燃料補給所まで確実に運行する」ために，走行可能範囲を知る必要があることは明らかである。また，ナビゲーションシステムにおいて，ナビゲーション画面の地図に運転に必要な複数の情報を同時に表示することは常套手段である。そして，一般に，ドライブ中の画面表示では，安全運転上，必要とされる情報を，できるだけ一見して分かるように表示すべきことは自明である。してみれば，引用例１発明の誘導画面において，表示部１６が，到達経路（ルート）に加えて走行可能範囲（距離マーク）を同時に表示するように構成することは，当業者が容易に想到し得たことである。よって，本願発明は当業者が容易に発明をすることができたとの審決の判断に，誤りはない。
２取消事由２について
審決は，引用例２記載事項のみならず，引用例１に記載された事項，常套手段，及び「普通に行われていること」を総合勘案することにより，「「円形２０」の表示を，「走行可能な距離が短くなるにつれて」，より強調するように構成することは当業者であれば容易に想到し得たこと」であり，「「円形２０」の表示をより強調するために，その「線」をより「太くする」ことは，当業者が適宜なしうる設計的事項である」と判断したのであって，審決が認定した引用例２記載事項，すなわち「車両の残燃料が設定値以下に減少したときに，車両の走行可能距離を演算し，表示画面に車両の走行可能エリアを表示する。」との事項のみに基づいて，上位概念化あるいは抽象化し，容易想到性の判断をしたのではない。
よって，審決には，引用例２に開示された技術内容を過度に上位概念化あるいは抽象化した誤りがあるとの原告の主張は，失当である。必要性や緊急性がより高まっていることを強調して表示する方法は，例えば，特開昭６１－１９４４７０号公報（以下「乙２文献」という。），特開２００４－３２５３２３号公報（以下「乙３文献」という。），特開２０００－２４９７２４号公報に記載されているように，種々の方法が知られており，それぞれの表示方法を採用した場合における作用効果も，当業者であれば予想し得る程度のものであることからすれば，どのような方法を採用するかは，当業者が適宜選択できる設計的事項というべきである。これらの事実からみても，「「円形２０」の表示をより強調するために，その「線」をより「太くする」ことは，当業者が適宜なしうる設計的事項である」とした審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張は理由がないものと判断する。その理由は次のとおりである。
１取消事由１（本願発明と引用例１発明との相違点の看過）について
相違点６の存否について
アルートと距離マークの表示態様についての本願発明の構成原告は，本願発明ではルートと距離マークとが同時に表示されるように構成されていると主張するのに対し，被告はこれを否定する。
そこで，以下，本願発明におけるルートと距離マークの表示態様について検討する。
本願発明に係る請求項１の記載は，前記第２の２のとおりであり，表示部の構成については，「前記表示部は，」に続けて，「前記ルート検索部で該検索した前記蓄電池交換所，及び／又は，前記蓄電池交換棚装置までの１以上の該ルートを表示し，」との記載と，「前記電気自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マークを，前記距離データに基づいて，前記表示部の画面に表示される前記地図の上に表示し，」との記載が，「及び，」との文言で接続されている。


ここに，「及び」とは，「複数の事物・事柄を並列して挙げたり，別の事物・事柄を付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。」との意味であること（乙１）からすれば，「前記表示部」には，ルートと距離マークとが並列的に，すなわち同時に表示されると解することが一応可能である。
また，請求項１の記載に照らせば，ルートと距離マークは，カーナビゲーションシステムにおいて同時並行的に行われると解される電気自動車の位置情報の取得や走行可能な距離データの取得，ルート検索が完了することにより，いずれも表示部に表示可能になると考えられるところ，これらがいかなる場合に表示部に表示されるのかをさらに限定する記載はないから，結果的に，両者は表示部に同時に表示されることとなると考えることができる。
他方，上記のとおりの「及び」の語義からすれば，この語が常に事象の同時性を表現するために用いられるとは限らないこと，また，ルートと距離マークがいかなる場合に表示部に表示されるのかを限定する記載はない反面，これを特定する記載もないことからすれば，請求項１の記載から，ルートと距離マークが表示部に同時に表示されることを一義的に明確に理解することができるとまではいい難い。
そこで，本願明細書の記載を参酌することとする。
この点，本願明細書（甲７の２）の「発明の効果」には，「…蓄電池の交換距離を，カーナビゲーションシステム等の画面上に，ドライバが蓄電池交換の時期や場所を見やすくし，そのためのドライバのストレス，負担を大幅に低減した。同時に，画面上に，蓄電池を交換するための蓄電池交換所，及び／又は，蓄電池交換棚装置を表示し，電気自動車から最寄り，又は，近くにある蓄電池交換所，及び／又は，蓄電池交換棚装置までのルートを表示した。これにより，ドライバが蓄電池交換の時期や場所を見やすくし，そのためのストレス，負担を大幅に低減した。」（［００２７］）との記載がある。この記載における「蓄電池の交換距離」は，ドライバが蓄電池交換の時期や場所を見やすくするものであるから，本願発明の距離マークに相当すると解され，これと，蓄電池交換所等までのルートが「同時に」表示されることが記載されているということができる。
また，本願明細書の
「発明を実施するため
の最良の形態」には，
「カーナビゲーション
システムの表示部の画
面の例   を示す   図」
（［００２８］）であ
る［図８］（右のとお
り）に関して，「地図
［図８］
上には，まず，道路２２０が表示される。そして，地図上には，例えば，電気自動車１００の現在位置を示す印２２１，蓄電池交換所を示すマーク２２２ａ，２２２ｂ，及び，２２２ｃ，走行可能な距離を示す円形マーク２２３，２２４が表示されている。又，ルート検索部２０４で検索したルート２２５も表示される。走行可能な距離を示す円形マーク２２３，２２４は，電気自動車の現在位置を中心点とし表示されている。電気自動車の現在位置は，印２２１であり，印２２１が円形マーク２２３，２２４の中心点となる。」（［００８９］），「…ルート２２５は，電気自動車１００から一番近い蓄電池交換所７３までのルートを示している。」（［００９１］）との記載があり，「走行可能な距離を示す円形マーク２２３，２２４」である「距離マーク」と「ルート２２５」とが，表示部に同時に表示されることが記載されている。
さらに，本願明細書には，ルートと距離マークが同時に表示されることを否定すべき記載はない。
以上によれば，本願明細書の記載を参酌すると，本願発明において，ルートと距離マークは，表示部に同時に表示されると解するのが相当である。
イ「車両１０の現在位置から燃料補給所Ａまでの到達経路」と「走行可能
範囲２０」の表示態様についての引用例１発明の構成
次に，原告は，引用例１発明においては，走行可能範囲２０と到達経路は同時に表示されるものではないと主張する（前記第３の１）のに対し，被告は，引用例１に，走行可能範囲２０と到達経路が同時に表示される表示形態。
そこで，以下，引用例１発明における走行可能範囲２０と到達経路の表示態様について検討する。
引用例１（甲１）の【発明の詳細な説明】には，引用例１発明による
燃料補給表示システムの
動作について，フローチ
ャートとして【図３】
（右のとおり）が掲げら
れ，これを参照しての説
明として，次の記載があ
る。
「【００２６】次に，車両
１０に設けられた燃料タ
ンク１１内に蓄えられた
燃料が所定量より少ない
か否かを燃料検知部１３
で判断する（ステップＳ
４）。ここで，上記ステ
ップＳ１の設定により，
…該燃料タンク１１内の
残燃料が１／２より少な
くなると，上記ステップ
Ｓ４は“ＹＥＳ”側に進む。これにより，燃料補給表示システムが動作を開始する。
【００２７】まず，図１（判決注・省略。以下同じ。）に示す車両位置測定部１２は，車両１０の現在位置を測定し（ステップＳ５），該車両１０の三次元位置を認識する。次に，図１に示すＣＰＵ１７は，上記車両１０の現時点の走行状態における燃料消費率を算出し，該燃料消費率と上記燃料タンク１１内の残燃料とに基づいて走行可能範囲２０を算出する（ステップＳ６）。…
【図３】
【００２８】また，図１に示す検索部１８は，上記走行可能範囲２０内に存在する燃料補給所であって，かつ該燃料補給所の営業時間内に上記車両１０が到着可能な全ての燃料補給所を検索する（ステップＳ８）。ここでは，上記の条件に該当する燃料補給所として，契約店である燃料補給所Ａと，契約店でない燃料補給所Ｂとが検索されたとする。そして，上記算出された車両１０の走行可能範囲２０と上記検索された燃料補給所Ａ及びＢとが図１に示す表示部１６の画面上に表示され，さらに上記走行可能範囲２０の例えば８０％の大きさの安全圏２１が表示される（ステップＳ９）。」


「【００３０】ここで，運転者がそのまま車両１０の運転を続けたため，燃料タンク１１内の残燃料が少なくなり，上記表示部１６に表示された安全圏２１内に燃料補給所が存在しなくなった場合，…上記ステップＳ１０は“ＮＯ”側に進む。これにより，上記表示部１６は，燃料補給を促す警告を表示すると共に，運行中の車両１０を上記燃料補給所Ａまで誘導する画面に切り換わり（ステップＳ１１），上記車両１０の現在位置から燃料補給所Ａまでの到達経路が表示されるようになる。したがって，運転者は，低公害車用の燃料を補給する適切な時期に，車両１０を低公害車用の燃料補給所Ａまで確実に運転することができる。【００３１】そして，…低公害車用の燃料が補給されると（ステップＳ１２），上記表示部１６の表示画面は，通常のナビゲーション表示に復帰する（ステップＳ１３）。」
前記のとおりの引用例１の記載によれば，引用例１発明による燃料補給表示システムは，車両１０に設けられた燃料タンク１１内の残燃料が２分の１より少なくなると，燃料補給表示システムが動作を開始し，走行可能範囲２０を算出して，表示部１６の画面上に走行可能範囲２０と安全圏２１を表示し，その後，安全圏２１内に燃料補給所が存在しなくなった場合には，運行中の車両１０を燃料補給所Ａまで誘導する画面に切り換え，燃料補給所Ａまでの到達経路を表示するようになるというものである。
そうすると，引用例１では，表示部１６は，燃料補給表示システムの動作開始後に，いったん走行可能範囲２０及び安全圏２１を表示するものの，残燃料が少なくなった場合には，画面を切り換え，到達経路を表示するのであるから，「到達経路」と「走行可能範囲２０」とは，同時に表示されると認めることはできない。
ウ本願発明と引用例１発明との対比
引用例１発明の走行可能範囲２０が，本願発明の距離マークに相当すること，引用例１発明の到達経路が，本願発明のルートに相当することは，いずれも明らかであるところ，前記ア及びイの検討によれば，本願発明においては，距離マークとルートが表示部に同時に表示されるのに対し，引用例１発明においては，走行可能範囲２０と到達経路とが表示部に同時に表示されるということはできない。
そうすると，本願発明と引用例１発明とは，「本願発明では，「前記表示部は，前記ルート検索部で該検索した前記蓄電池交換所，及び／又は，前記蓄電池交換棚装置までの１以上の該ルートを表示し，及び，前記電気自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マークを，前記距離データに基づいて，前記表示部の画面に表示される前記地図の上に表示」するのに対して，引用例１発明は，そのようになっていない」という相違点（以下，これを指して「相違点６」ということとする。）が存在するというべきである。
よって，審決は，かかる相違点６の存在を看過し，両発明が，「前記表示部は，前記ルート検索部で該検索した前記エネルギー源の供給所までの１以上の該ルートを表示し，及び，前記自動車の前記走行可能な距離の範囲を示す距離マークを，前記距離データに基づいて，前記表示部の画面に表示される前記地図の上に表示し，」との点で一致するとした点で，誤っているといわざるを得ない。
エ被告の主張について
被告は，請求項１における「及び」の語は，必ずしも事象の同時性を表現するために用いられる用語ではなく，また，本願明細書の記載内容は単なる例示であるとして，本願発明において，表示部にルートと距離マークが同時に表示されることが一義的に特定されているとはいえないしかしながら，「及び」の語義を踏まえても，請求項１の記載から，表示部にルートと距離マークとが同時に表示されると一応理解することができることは前記アのとおりであり，本願明細書の「発明の効果」や「発明を実施するための最良の形態」の記載も，上記理解を裏付けこそすれ，これを否定するものではないことは，同のとおりである。よって，被告の上記主張は，採用することができない。被告は，引用例１には，「誘導する画面に切り換わる前の画面」についての説明である【００１９】ないし【００２１】に，走行可能範囲２０と燃料補給所Ａ及びＢまでの到達経路が同時に表示される表示形態が開示されていると主張する（同上）。
この点，引用例１の上記各段落及びこれに関連する段落の記載内容は，次のとおりである（甲１）。
「【００１９】上記表示部１６は，上記検索部１８で検索した低公害車用の燃料補給所の位置情報及び該燃料補給所までの到達経路等を表示する表示手段となるもので，運転者に燃料の補給時期を知らせて燃料補給所まで誘導する画面が表示されるようになっており，例えばＴＶモニタ又は液晶ディスプレイ，プラズマディスプレイ，ホログラムを用いたディスプレイ等から成っている。
この表示部１６には，図２
（判決注・右のとおり）に示
すように，走行中の車両１０
の周辺地図とその車両１０の
位置とが表示されると共に，
該地図上に上記検索部１８で
検索された走行可能範囲２０
及び該走行可能範囲２０内に
存在する燃料補給所に関する情報，例えば燃料補給所Ａ及びＢの位置情報や該燃料補給所Ａ及びＢまでの到達経路等が表示される。【００２０】また，上記表示部１６は，図２に示すように，上記低公害車用の燃料補給所Ａ及びＢのそれぞれの営業時間Ｔａ及びＴｂを表示するようになっている。ここでは，例えば上記低公害車用の燃料補給所Ａの営業時間Ｔａは９時から１９時までであり，また燃料補給所Ｂの営業時間Ｔｂは７時から２１時までであると表示されているとする。これにより，運転者は，車両１０が低公害車用の燃料補給所の営業時間内に到着できるか否かを判断することができる。…
【００２１】さらに，上記表示部１６は，図２に示すように，上記走行可能範囲算出手段で算出された車両１０の到達し得る走行可能範囲２０に基づいて，走行中の車両１０が低公害車用の燃料を確実に補給できる安全圏２１を表示するようになっている。ここでは，例えば上記走行可能範囲２０の８０％の大きさを安全圏２１として表示する。これにより，運転者は，車両１０が低公害車用の燃料を確実に補給できる地域内を走行しているか否かを判断することができる。…
【００２２】そして，上記表示部１６は，上記安全圏２１内に低公害車
【図２】


用の燃料補給所Ａ及びＢが存在しなくなった場合，…車両１０を上記燃料補給所Ａ又はＢまで誘導する画面に切り換えるようになっている。これにより，車両１０に低公害車用の燃料を補給する適切な時期において，該車両１０を低公害車用の適切な燃料補給所まで誘導する画面が上記表示部１６に表示されるため，前記燃料タンク１１内の燃料が無くなる前に車両１０を低公害車用の燃料補給所まで運行することができる。」以上の引用例１の記載によると，同文献の【００１９】ないし【００２１】が「誘導する画面に切り換わる前の画面」についての記載であるとの記載はない。むしろ，これらの記載は，その内容に照らして，表示部１６に表示可能な複数の表示項目を，それぞれの表示タイミングにかかわらず列挙したものであると認められ，それらの表示項目が時間的に同時に表示されることを表しているものということはできない。よって，被告の上記主張は，採用することができない。被告は，引用例１発明において，表示部が燃料補給所Ａまで誘導する画面に切り換わった後も，到達経路（ルート）に加えて走行可能範囲（距離マーク）を表示し続ける可能性は排除できない，とも主張する。しかしながら，被告の主張は，引用例１発明において到達経路と走行可能範囲が同時に表示される可能性を指摘するにとどまるものであり，このような可能性があるからといって，これらが同時に表示されると直ちに認めることはできない。
よって，被告の上記主張は，採用することができない。
相違点６に係る本願発明の構成の容易想到性について
とおり，本願発明と引用例１発明との間には，審
決が認定した相違点に加えて相違点６が存在し，審決には相違点６の存在を看過した誤りがあることとなる。そこで，かかる誤りが審決の結論に影響するかどうかに関し，相違点６に係る本願発明の構成の容易想到性について検討することとする。
ア引用例１における示唆について
まず，引用例１に，到達経路と走行可能範囲を同時に表示することについての示唆があるかどうかを検討する。
この点，引用例１（甲１）の【特許請求の範囲】には，次の記載がある。
「【請求項１】車両の現在位置を測定する車両位置測定手段と，上記車両の燃料タンク内に蓄えられている低公害車用の燃料の残量を検
知する燃料検知手段と，
上記車両の現時点の走行状態における燃料消費率を算出する燃費算出手
段と，
上記燃料検知手段で検知した燃料タンク内の残燃料と上記燃費算出手段で算出した現時点の燃料消費率とに基づいて上記車両が到達し得る範囲
を算出する走行可能範囲算出手段と，
この走行可能範囲算出手段で算出した範囲内に存在する低公害車用の燃
料補給所を検索する燃料補給所検索手段と，
上記燃料補給所検索手段で検索した低公害車用の燃料補給所の位置情報及び該燃料補給所までの到達経路を表示する表示手段と，を備えたことを特徴とする燃料補給表示システム。」
「【請求項３】上記表示手段は，上記走行可能範囲算出手段で算出された車両の到達範囲に基づいて該車両が燃料を確実に補給できる安全圏を表示することを特徴とする請求項１又は２記載の燃料補給表示システム。」
請求項１の発明は，走行可能範囲を表示
部に表示することを構成としては含んでいないものの，燃料補給所の位置情報及び到達経路がいかなる場合に表示されるのかを，特に限定していないから，残燃料が少なくなった場合であるか否かを問わず，到達経路を表示部に表示する構成を含むということができる。そして，請求項１を引用する請求項３には，これに加えて安全圏を表示する構成が開示されており，このことと，【発明の詳細な説明】の【００２８】に，安全圏２１が走行可能範囲２０とともに表示されることが記載されていることを踏まえると，引用例１には，到達経路と走行可能範囲を同時に表示することが示唆されているということができる。
イ周知技術について
次に，周知技術について検討すると，特開平９－１１５０９４号公報（乙５。以下「乙５文献」という。）には，車両の現在位置画像を含む走行画像を道路地図画像上に表示する走行画像表示装置について，「表示操作部８の液晶ディスプレイ８Ａに，カラー地図画像２５が表示され，このカラー地図画像２５上に，車両の現在位置画像２６，目的地画像２７，現在位置から目的地までの経路画像２８，及び現在の燃料残量で走行可能な走行可能領域画像３０が重畳表示されるので，運転者は，目的地に現在の燃料残量で到達可能か否かを適確に把握でき，必要な場合には，燃料補給を行いながら，液晶ディスプレイ８Ａに表示された経路２８に従って車両を走行させることにより，目的地に安全に到達することができる。」（【００２２】）との記載がある。
これによれば，本願の優先権主張日の当時において，車両の走行画像表示装置の技術分野において，目的地までの経路と現在の燃料残量で走行可能な距離の範囲を重畳的に表示させることは，周知技術であったと認められる。
なお，引用例１発明における到達経路は，走行可能範囲内にある燃料補給所までのものであることが前提であるのに対し，乙５文献における目的地までの経路画像と走行可能領域画像は，そのような関係にはない点で異なるものの，少なくとも両者は，到達すべき場所までの経路とともに当該車両が走行可能な領域の範囲を表示するという点で，共通するということができる。
ウ引用例１発明の目的に反するか否かについて
さらに，引用例１発明において，表示部に到達経路と走行可能範囲を同時に表示させることが，引用例１発明の目的を阻害するかどうかについて検討する。
引用例１（甲１）によれば，引用例１発明の目的は，低公害車において，運転者が燃料の補給時期の判断を誤って燃料補給所に到着する前に燃料がなくなると，車両の運行をすることができなくなるという課題があったことから（【０００４】），低公害車用の燃料を補給できる燃料補給所の情報を適時表示し，燃料を確実に補給することができる燃料補給表示システムを提供するというものである（【０００６】）。


そして，引用例１には，走行可能範囲２０を表示部に表示する意義について，「上記算出された車両１０の走行可能範囲２０と上記検索された燃料補給所Ａ及びＢとが…表示部１６の画面上に表示され，さらに上記走行可能範囲２０の例えば８０％の大きさの安全圏２１が表示される（ステップＳ９）。」（【００２８】）「次に，上記安全圏２１内に低公害車用の燃料補給所が存在するか否か…を判断する（ステップＳ１０）。…これにより，現時点における残燃料で走行できる範囲等の情報を得ることができるため，運転者は，これを見て車両１０に燃料を補給する時期を判断すればよい。」（【００２９】）との記載があり，これによれば，走行可能範囲２０は，安全圏や到達経路とともに，上記のとおりの引用例１発明の課題を解決するための情報であるということができる。よって，これを，安全圏や到達経路とともに表示部に表示することは，上記課題の解決に資するものであり，少なくともこれらを同時に表示させることが，上記課題の解決を阻害するものということはできない。
エ検討
以上のとおり，引用例１には到達経路と走行可能範囲を同時に表示させることが示唆されていること，走行画像表示装置の技術分野において，目的地までの経路と走行可能な距離の範囲を重畳的に表示することが周知技術であること，さらに，到達経路と走行可能範囲を同時に表示させることが引用例1発明の目的を阻害するものではないことに照らせば，引用例１発明における，走行可能範囲を表示する画面から到達経路を表示する画面に切り換える構成に代えて，走行可能範囲を表示する画面を切り換えることなく，これに到達経路を重畳的に表示させるようにし，相違点６に係る本願発明の構成とすることは，当業者において容易に想到し得ることであるというべきである。
そうすると，審決には，相違点６の存在を看過した誤りがあるものの，この認定の誤りは，審決の結論に影響するものではないから，かかる誤りがあることをもって，審決を取り消すべき違法があるということはできない。
オ原告の主張について
原告は，引用例1発明は，燃料補給所の位置情報と到達経路という必要最低限の情報を表示部に表示することによって，その課題を解決するものであるところ，走行可能範囲は，燃料補給所の位置情報でも到達経路でもなく，必要最低限の情報ではないにもかかわらず，これを表示させることは，発明の目的に反する方向に変更するものであるとして，到達経路と走行可能範囲を同時に表示させることは当業者が容易に想到し得たことではないと主張する。
しかしながら，引用例１には，原告の主張するような必要最低限の情報のみを表示部に表示することが，引用例１発明の目的を達成するために不可欠であるとの記載はないし，これを示唆する記載もない。むしろ，走行可能範囲の表示が，安全圏や到達経路の表示とともに，引用例１発明の課題の解決に資するものであり，これらを同時に表示させることが同発明の課題の解決を阻害するとはいえないことは，前記ウのとおりである。
なお，引用例１発明における，走行可能範囲を表示する画面から到達経路を表示する画面に切り換える構成に代えて，走行可能範囲を表示する画面上に到達経路を併せて表示するようにすることは，画面の切り換えを不要とする点においては技術上の利点も存すると思われるところである。以上によれば，原告の上記主張は，採用することができない。２取消事由２（相違点５に係る本願発明の構成の容易想到性の判断の誤り）に
ついて
周知技術について
ア乙２文献（乙２）には，次の記載がある。
「本発明は，自動車の燃料残量が所定レベル以下なると自動的に走行可能範囲を表示する車載ナビゲーション装置を提供することを目的とする。上記目的を達成する為に本発明の車載ナビゲーション装置においては，燃料残が所定量以下になると現在地を含む地図画面情報を選択して，これに現在地を中心とする走行可能範囲を円弧にて示し，燃料の残量に応じて上記円弧の色，輝度若しくは線の形状等を変化させる構成を採用している。」（２枚目左上欄４行目ないし１２行目）
「以上説明したように本発明が実施された車載ナビゲーション装置においては，燃料の残量に対応した走行可能範囲を地図画面上に示すと共に該走行可能範囲を色及び線種によって強調するので，運転者の注意が喚起されて給油がより確実になされるので好ましいのである。」（３枚目右上欄１５行目ないし２０行目）
イ乙３文献（乙３）には，次の記載がある。
「本発明は，燃料の残量が少なくなったことを報知する車両用残燃料警告装置に関するものである。」（【０００１】）
「上記目的を達成するため，請求項１に記載の発明では，光源（４２）の点灯により表示部（４１）を照明して燃料の残量が少なくなったことを報知する車両用残燃料警告装置において，光源（４２）への通電を制御する制御手段（２）を備え，制御手段（２）は，燃料の残量が少なくなるのに伴って光源（４２）の輝度を増加させることを特徴とする。」（【０００６】）
「これによると，燃料の残量を連続的に表示することができるため，燃料の残量を段階的に表示する場合よりも，乗員は燃料の残量をより正確に把握することができる。」（【０００７】）
ウこれらの文献の記載によれば，本願の優先権主張日の当時において，車両の燃料補給を促すための警告を表示する装置ないし方法の技術分野において，運転者に対して，車両の残燃料が少なくなった際に燃料補給を促すため，燃料の残量に応じて，画面上に円弧で表示された走行可能範囲の色，輝度若しくは線の形状等を変化させたり，燃料の残量を報知する表示部の光源の輝度を増加させたりして，運転者の注意を喚起する強調表示を行うことは，周知技術であったと認められる。
検討
引用例１発明と前記ウの周知技術は，車両の燃料補給を促すための警告を表示する装置ないし方法という点で共通の技術分野に属するから，引用例１発明に，この周知技術を適用する動機付けが存在するということができる。そうすると，引用例１発明にこの周知技術を適用し，燃料の残量に応じて，円形の走行可能範囲２０の色，輝度若しくは線の形状等を変化させる強調表示を行うこととすることは，当業者であれば容易に想到することができるというべきである。
そして，線の太さを太くすることが，上記の強調表示のうち線の形状を変化させるものに当たり，それ自体は強調表示としては周知の形態にすぎないことは明らかであるから，引用例１発明において，走行可能範囲を強調表示するよう構成するに当たり，その線の太さを太くするように構成することに，格別の困難性は認められない。
したがって，当業者において，引用例１発明の走行可能範囲２０を，相違点５に係る本願発明の構成とすることは，容易に想到し得るものであるということができ，これと同旨の審決の判断に誤りがあるということはできない。
原告の主張について
ア原告は，引用例１発明において，燃料補給の必要性や緊急性がより高まっていることを通知するための表示は到達経路であり，走行可能範囲２０ではないと主張する）。


平成２９年６月１４日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２０５号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年５月１５日
判       決
原                告     キッコ   ーマン   株式会   社原                告     日本デ   ルモン   テ株式   会社両名訴訟代理人弁理士     栗      原    浩    之
山      﨑    雄一    郎
被               告     特許庁   長官指定代   理人      中      村    則    夫
鳥      居        稔
千      壽    哲    郎
井      上        猛
金      子    尚    人
主       文
１原告らの請求を棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた裁判
特許庁が異議２０１５－７０００１９号事件について平成２８年８月３日にした取消決定中「特許第５６９４５８８号の請求項１～９に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は，実施可能要件及び明確性要件に関する判断の適否である。
１特許庁における手続の経緯
原告らは，名称を「加工飲食品及び容器詰飲料」とする発明について，平成２６年４月１５日，特許出願（特願２０１４－８４０３９号）をし，平成２７年２月１３日，その設定登録（特許第５６９４５８８号。請求項の数９。以下「本件特許」という。）を受けた（甲３）。
本件特許について，Ａから特許異議の申立てがされたため，特許庁は，これを異議２０１５－７０００１９号事件として審理した。原告らは，平成２７年１２月８日付けで取消理由を通知された（甲５）ため，その審理の過程で，平成２８年２月９日，特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした（甲４）。
特許庁は，更に同年５月６日付けで取消理由を通知し（甲６），同年８月３日，本件訂正を認めた上で，「特許第５６９４５８８号の請求項１～９に係る特許を取り消す。」との決定をし，その謄本は，同月１２日，原告らに送達された。
２特許請求の範囲の記載（甲３，４）
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，請求項に係る発明を，それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明１」などといい，本件発明１～本件発明９を併せて「本件発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
【請求項１】
野菜または果実を破砕して得られた不溶性固形分を含む加工飲食品であって，６.５メッシュの篩を通過し，かつ１６メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形
分の割合が１０重量％以上であり，
１６メッシュの篩を通過し，かつ３５メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形
分の割合が５重量％以上２５重量％以下である
ことを特徴とする加工飲食品。
【請求項２】
請求項１に記載する加工飲食品において，
６.５メッシュの篩を通過し，かつ１０メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形
分の割合が１０重量％以上である
ことを特徴とする加工飲食品。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載する加工飲食品において，ベータカロテンの含有量は，１００グラムあたり１００マイクログラム以上２０
０００マイクログラム以下である
ことを特徴とする加工飲食品。
【請求項４】
請求項１～請求項３の何れか一項に記載する加工飲食品において，食物繊維の含有量は，１００グラムあたり０.５グラム以上であることを特徴とする加工飲食品。
【請求項５】
請求項１～請求項４の何れか一項に記載する加工飲食品において，リコピンの含有量は，１００グラムあたり１５ミリグラム以下であることを特徴とする加工飲食品。
【請求項６】
請求項１～請求項５の何れか一項に記載する加工飲食品において，カリウムの含有量は，１００グラムあたり１００ミリグラム以上１０００ミリグ
ラム以下である
ことを特徴とする加工飲食品。
【請求項７】
請求項１～請求項６の何れか一項に記載する加工飲食品において，グルタミン酸の含有量は，０.２８０重量％以下であることを特徴とする加工飲食品。
【請求項８】
請求項１～請求項７の何れか一項に記載する加工飲食品において，
野菜搾汁又は／及び果実搾汁とを含む
ことを特徴とする加工飲食品。
【請求項９】
請求項１～請求項８の何れか一項に記載する加工飲食品が容器に封入されたことを特徴とする容器詰飲料。
３決定の理由の要点（本件訴訟の争点に関連する部分）本件特許は，以下のとおり，特許法３６条４項１号及び同条６項２号に規定する要件を満たしていないから，特許法１１３条４号に該当し，取り消されるべきものである。


(1)実施可能要件（特許法３６条４項１号）について本件明細書の段落【００３８】の「サンプルを上述のように水で３倍希釈してもなお粘度を有している場合は，たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する場合があり，その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分を正しく測定する必要がある。」との記載によれば，不溶性固形分の測定に当たり，「なお粘度を有している」か否かの判断基準が必要となる。また，「適宜水洗」する程度についても，何らかの手順等の特定が必要となる。しかしながら，本件明細書においては，何をもって粘度を有していると判断し，水洗が必要であるとするのか，その基準が開示されていない。本件発明（本件特許の請求項１～９に係る発明）が対象とする加工飲食品は，その組成からみて多少の粘度を有していることは明らかであるところ，「なお粘度を有している」ことについての基準が開示されていなければ，その後の水洗の要否を当業者は判断することはできない。そして，水洗が必要であると判断した場合であっても，水洗の手順によって測定結果が大きく変化することは当業者において容易に想像し得るところ，水洗をどのような手順で行うか（例えば，どの程度の水量で，どの程度の水の勢いで水洗するか等）についても何ら開示はされていない。よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件発明の「不溶性固形分の割合」の測定方法を当業者が適切に再現することができない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件発明について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとは認められず，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない。(2)明確性要件（特許法３６条６項２号）について本件特許の請求項１に記載された「不溶性固形分の割合」は，上記(1)のとおり，その測定方法が当業者に適切に再現することができないものとなっているため，結局，「不溶性固形分の割合」としてどのようなものが特定されているのか明らかでなく，特定しようとする発明を不明確にしている。請求項１を引用する請求項２～９についても，同様である。
よって，本件特許の請求項１～９の記載は，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。
第３原告ら主張の取消事由
１取消事由１（実施可能要件に関する判断の誤り）(1)本件明細書の段落【００３６】には，サンプル１００グラム（本件発明の加工飲食品）を水２００グラムで希釈し，当該サンプルを篩にかけ，篩上に残存したものを重量パーセントで表した値が不溶性固形分とする旨が記載されている。一方，本件明細書（段落【００６２】～【００６５】）には，本件発明に係る加工飲食品として実施例Ａ１～Ａ３を作製したことが記載され，これらの実施例Ａ１～Ａ３について不溶性固形分の割合を測定した試験例１が記載されている（段落【００８８】）。
このような試験例１や段落【００３６】の記載からすれば，不溶性固形分の測定は，本件発明に係る加工飲食品１００グラムに水２００グラムを混和して篩にかけ，篩上に残った不溶性固形分を計量すればよいということが明らかである。したがって，当業者は，本件明細書の段落【００３６】の記載や試験例１の記載に基づき，本件発明を実施することが可能である。
(2)本件明細書の段落【００３８】の記載は，例外的に本来であれば通過しなければならないような大きさの不溶性固形分が篩に残る場合，例えば，不溶性固形分がメッシュよりも明らかに大きな塊となっている場合を想定し，段落【００３６】の測定方法を実施する上での注意的な事項として付記的に記載したものである。そして，このようなものが例外的なものか否かは，どの程度の粘度を有しているかによって判断するのではなく，粘度が高くて本来は通過する大きさの不溶性固形分の塊が篩の目にべったり付着して篩上に残っている状態か否かで判断するのである。本来であれば通過しなければならないような大きさの不溶性固形分が篩に残るか否かについては，そのような大きさの不溶性固形分の塊が篩に残っているかなど目視で容易に判断できるものであり，塊がある場合は水を掛けて塊をくずすだけのことであるから，当業者であれば技術常識として判断できるといえる。ただし，これはあくまでも例外的なものであり，ほとんどの場合，当業者は，試験例１や実施例Ａ１～Ａ３の記載など，本件明細書全体から判断し，追加的に粘度の判定及び水洗を実施せずに，段落【００３６】の測定方法によって不溶性固形分の測定を行えばよいと判断できる。
また，このような例外的なものは，段落【００３６】の測定方法では測定不能であるとしても，不溶性固形分が６．５メッシュの篩上に残り，１６メッシュの篩や３５メッシュの篩には不溶性固形分が残らない（以下「ケース１」という。），又は，不溶性固形分が１６メッシュの篩上に残り，３５メッシュの篩には不溶性固形分が残らない（以下「ケース２」という。），又は，不溶性固形分が３５メッシュの篩上に残り，６．５メッシュの篩や１６メッシュの篩には不溶性固形分が残らない（以下「ケース３」という。），と想定され，いずれも本件発明の範囲外となり，段落【００３８】の記載は本件発明の実施に無関係であり支障はない。よって，本件明細書の段落【００３８】の例外的な記載において不溶性固形分を測定することができないからといって，発明の詳細な発明の記載全体が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分でないとする決定の判断は失当である。(3)本件発明は，野菜又は果実を破砕して得られた不溶性固形分を含む加工飲食品であり，本件発明９は，「・・・加工飲食品が容器に封入されたことを特徴とする容器詰飲料」とされていること，その他，本件明細書の記載（段落【００６３】～【００８０】，【００９３】～【０１５０】，試験例７）から，本件発明に係る加工飲食品は，低粘度の飲料であるといえる。そして，技術常識に照らすと，本件発明に係る加工飲食品の粘度は，相当に低く，まして，加工飲食品１００グラムに水２００グラムを添加して希釈すれば，十分に，不溶性固形分が水中に分散した状態になることは当業者にとって明らかであり，原則的には，段落【００３６】に記載された測定方法で本件発明は実施することが可能である。(4)以上によれば，実施可能要件違反がある旨の決定の判断には誤りがあるので，特許取消決定は取り消されるべきである。
２取消事由２（明確性要件に関する判断の誤り）


本件発明の「不溶性固形分の割合」は，その測定方法が当業者に適切に再現することができるものであるため，「不溶性固形分の割合」として，どのようなものが特定されているのかが明らかであり，特定しようとする発明は明確である。したがって，特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項２号の明確性の要件を満たすものであり，これに反する決定の判断には誤りがあるから，取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（実施可能要件に関する判断の誤り）について
(1)決定の判断について
本件発明には，「測定したいサンプル１００グラムを水２００グラムで希釈」しても「なお粘度を有している場合」であって「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する場合」が包含されることは，明らかであり，本件発明が実施可能要件を満たすというには，そのようなケースについても，少なくとも，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，その不溶性固形分の割合を正しく測定し，「６.５メッシュの篩を通過し，かつ１６メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が１０重量％以上であり，１６メッシュの篩を通過し，かつ３５メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が５重量％以上２５重量％以下である」との請求項１記載の条件（以下「本件条件」という。）を満たすかどうかを実際に確認できる必要がある。
ところが，本件明細書には，不溶性固形分の割合の測定に当たり，「なお粘度を有している」か否かの判断基準（更には，「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する」か否かの判断基準）が記載されていないから，その後の水洗の要否を判断することができない（段落【００３８】）。水洗を追加的に行うと，不溶性固形分が含水・膨潤したりするため，水洗を追加的に行うか否かによって測定結果が大きく変化することは，当業者において容易に想像し得るところである。また，水洗が必要と判断した場合であっても，本件明細書には，水洗をどのような手順で行うか（例えば，どの程度の水量で，どの程度の水の勢いで水洗するか等）についても何ら記載されていない。
結局，「測定したいサンプル１００グラムを水２００グラムで希釈」しても「なお粘度を有している場合」（段落【００３８】）については，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，加工飲食品のサンプルを実際に篩にかけて不溶性固形分の割合を正しく測定し，本件条件を満たすかどうかを実際に確認することはできない。また，このことは，本件発明２～９についても同様である。決定は，上記のような事情を踏まえて，本件明細書の発明の詳細な説明が，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないと判断したものであって，その判断に誤りはない。
(2)原告らの主張について
ア原告らは，本件発明は，本件明細書の段落【００３６】や試験例１の記載から実施可能である旨主張する。
しかしながら，本件発明には，一定程度以上の粘度を有する加工飲食品も含まれるところ，「なお粘度を有している場合」（段落【００３８】）についての記載が明確かつ十分でないことは，前記(1)のとおりである。
よって，原告らの上記主張は失当である。
イ原告らは，段落【００３８】の記載は，あくまでも例外的な場合の注意的な事項として記載したものであり，ほとんどの場合，当業者は，試験例１や実施例Ａ１～Ａ３の記載など，本件発明の明細書全体から判断し，追加的に粘度の判定及び水洗を実施せずに，段落【００３６】の測定方法によって不溶性固形分の測定を行えばよいと判断できる旨主張する。
しかしながら，本件発明が，「なお粘度を有している場合」（段落【００３８】）をも包含するものである以上，仮に，原告らが主張するように，「なお粘度を有している場合」が例外的であったとしても，そのことをもって実施可能要件を満たすということはできない。
ウ原告らは，想定されるケース１～３は，いずれも本件発明の範囲外となるから，本件明細書の段落【００３８】の記載は，本件発明の実施に無関係であり支障はない旨主張する。
しかしながら，ケース１～３が，「なお粘度を有している場合」に該当しないのであれば，各篩上の残存物をそのまま測定するのが正しい測定であるし，「なお粘度を有している場合」に該当するのであれば，水洗を行うべきであるから，いずれも測定不能なものではない。また，「なお粘度を有している場合」に，水洗を行わない状態で不溶性固形分の割合が本件条件を満たさないことがあったとしても，そのことは，直ちに本件発明の範囲外となることを意味しない。したがって，本件明細書の段落【００３８】の記載が，本件発明の実施に支障がないなどとはいえない。よって，原告らの上記主張は失当である。
２取消事由２（明確性要件に関する判断の誤り）について本件発明の「不溶性固形分の割合」は，その測定方法が，当業者が実施することができないものとなっているから，結局，「不溶性固形分の割合」として，どのようなものが特定されているのか明らかでなく，本件発明は明確ではない。したがって，決定の明確性要件に関する判断に誤りはなく，原告らの主張する取消事由２は理由がない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
本件明細書（甲３，４）によれば，本件発明は，次のとおりのものと認められる。
(1)本件発明の特徴
本件発明は，野菜又は果実を含む加工飲食品及び容器詰飲料に関する。野菜又は果実を破砕することで製造される野菜ピューレ又は果実ピューレが各種提供されているところ，ニンジンやパイナップル等の野菜や果実を単に粗く摺りおろしても，固形分の粒子形状にばらつきが生じたり，固形分と非固形分(液体部分)が分離したりして，食感が悪く，また，生の野菜や果実を破砕すると，褐変して風味が変化し，商品価値が落ちる等の問題があった。さらに，果肉を含む各種飲料については，果肉片等の固形分が大きすぎると飲み込み難い，繊維が細かく断裂されると果肉感が十分に得られない，砂糖等の糖類を添加すると果実本来の自然な香味や食感が損なわれる，カルシウムを添加すると特有の苦み等を呈する，などの欠点もあった。（段落【０００１】～【０００３】，【０００５】）


そこで，本件発明は，このような事情に鑑み，従来の欠点を解消するため，香味に優れ，嗜好性の高い，ニンジンやパイナップル等の野菜又は果実を粗ごししたような野菜感，果実感，又は濃厚な食感を呈する加工飲食品，当該加工飲食品が封入された容器詰飲料を提供することを目的とし（段落【０００７】），野菜又は果実を破砕して得られた加工飲食品における不溶性固形分について，「６．５メッシュの篩を通過し，かつ１６メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が１０重量％以上であり，１６メッシュの篩を通過し，かつ３５メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が５重量％以上２５重量％以下」（請求項１，段落【０００８】）という条件（本件条件）を満たすことを特徴とすることによって，上記課題を解決するものである。
本件条件を満たすことによって，第２不溶性固形分（１６メッシュの篩を通過し，かつ３５メッシュの篩を通過しない不溶性固形分）特有のドロドロした喉ごしや食感が軽減されるだけでなく，第１不溶性固形分（６．５メッシュの篩を通過し，かつ１６メッシュの篩を通過しない不溶性固形分）特有の固形感が強調されて感じられるようになるため，本件発明の加工飲食品は，より一層，粗ごしした野菜感，果実感，又は濃厚な食感を呈するという効果を奏することとなる。（段落【０００９】，【００４２】，【００４３】）
このように，本件発明は，従来の課題を解決し上記効果を奏するために，加工飲食品における不溶性固形分の割合が本件条件を満たすようにすることを特徴とするものであるといえる。
(2)本件発明を実施するための形態等
本件発明の加工飲食品は，ペースト状の食品又は飲料の形態を有し，使用する野菜又は果実は特に限定されない。本件発明に係る加工飲食品は，野菜又は果実が破砕され，液体分(搾汁)と不溶性固形分とが混合したピューレ状の形態を有し，そのまま飲食に供することもできるし，食材として用いることもできる。野菜・果実搾汁を添加した飲料とすることもできる。（段落【００３０】～【００３３】）篩上の残存物は，基本的には不溶性固形分であるが，水で３倍希釈してもなお粘度を有している場合は，メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分も篩上に残存する場合があり，その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分を正しく測定する必要がある。（段落【００３６】～【００３８】）２取消事由１（実施可能要件に関する判断の誤り）について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には，「不溶性固形分の割合」の測定に関し，以下の記載がある。
【００３５】
本発明に係る不溶性固形分とは，ニンジンやパイナップル等の野菜または果実の可溶性固形分以外の成分であり，その粒子の分布は次の通りである。
【００３６】
本発明に係る加工飲食品全体のうち，６．５メッシュの篩を通過し，かつ１６メッシュの篩を通過しない不溶性固形分（以下，第１不溶性固形分と称する）の割合は，１０％以上である。メッシュとは，１インチ（２．５４㎝）の間に目の数が幾つあるかを示す数字であり，針金の太さと目の間隔はＪＩＳ規格で規定されている。不溶性固形分は，日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて測定することができる。測定したいサンプル１００グラムを水２００グラムで希釈し，１６メッシュの篩等の各メッシュサイズの篩に均等に広げて，１０分間放置後の各篩上の残分重量を重量パーセントで表した値を，本発明の粗ごし感を有する不溶性固形分と定義する。この時，１０メッシュの篩も単独でまたは１６メッシュの篩等と重ねて使用することができるが，１０メッシュの篩上の残分は１６メッシュ上の残分よりも不溶性固形分が大きいためにより明確に粗ごし感や野菜感や果実感を実感することができる。ただし，使用する野菜または果実自体の硬度や水分さらには殺菌等の熱処理耐性により実感できる粗ごし感はある程度左右される。しかしながら，２０メッシュ以下の細かい網サイズの篩を通過してしまう不溶性固形分は，粗ごし感が十分でなく，逆に粘性やとろみまたはドロドロ感を想起するようになるため，本発明の粗ごし感には定義されない。
【００３７】
使用する篩はＪＩＳ規格で規定されたメッシュ網が設置されていればよく，例えば直径１０センチメートル深さ４．５センチメートルの円筒型篩等が使用できるが，不溶性固形分を測定できれば篩の直径や深さを適宜増減させてもよい。しかし，不溶性固形分がメッシュ上に均一に広がる程度のメッシュ面積が必要で，メッシュ上に不溶性固形分が厚さ５ミリメートル以下にならなければ再現性よく測定することができない。
【００３８】
篩上の残存物は，基本的には不溶性固形分であるが，サンプルを上述のように水で３倍希釈してもなお粘度を有している場合は，たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する場合があり，その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分を正しく測定する必要がある。
【００８８】
［試験例１］
各実施例及び比較例について，不溶性固形分の割合を測定した。具体的には，上から順番に６．５メッシュ，１０メッシュ，１６メッシュ，２０メッシュ，３５メッシュの各篩を直列に設置し，実施例及び比較例各１００ｇと水２００ｇとを混和したものをこれらの篩にかけ，１０分間静置後に（1）６．５メッシュの篩を通過し１０メッシュの篩を通過しないもの，（2）１０メッシュの篩を通過し１６メッシュの篩を通過しないもの，（3）１６メッシュの篩を通過し２０メッシュの篩を通過しないもの，（4）２０メッシュの篩を通過し３５メッシュの篩を通過しないものをそれぞれ計量した。そして，試験に用いた実施例及び比較例の総量（ここでは１００ｇ）に対する各（1）～（4）の割合を不溶性固形分の割合とした。例えば，実施例Ａ１では，（1）の不溶性固形分の割合が７５重量％，同（2）が８重量％，同（3）が４重量％，同（4）が８重量％であった。
(2)検討


明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることを要する（特許法３６条４項１号）。本件発明は，「加工飲食品」という物の発明であるところ，物の発明における発明の「実施」とは，その物の生産，使用等をする行為をいうから（特許法２条３項１号），物の発明について実施をすることができるとは，その物を生産することができ，かつ，その物を使用することができることであると解される。したがって，本件において，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，本件発明に係る加工飲食品を生産し，使用することができるのであれば，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たすということができるところ，本件発明に係る加工飲食品は，不溶性固形分の割合が本件条件（６．５メッシュの篩を通過し，かつ１６メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が１０重量％以上であり，１６メッシュの篩を通過し，かつ３５メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が５重量％以上２５重量％以下である）を満たす加工飲食品であるから，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，このような加工飲食品を生産することができるか否かが問題となる。
前記認定のとおり，本件明細書には，不溶性固形分の割合が本件条件を満たすかどうかを判断する際の測定について，「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて，サンプル１００グラムを水２００グラムで希釈し，１６メッシュの篩等の各メッシュサイズの篩に均等に広げて，１０分間放置後の各篩上の残分重量」を測定すること（段落【００３６】。以下「本件測定方法」ということがある。）が記載されている。さらに，「篩上の残存物は，基本的には不溶性固形分であるが，サンプルを上述のように水で３倍希釈してもなお粘度を有している場合は，たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する場合があり，その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分を正しく測定する必要がある。」（段落【００３８】）とも記載されている。本件明細書の上記記載によれば，本件明細書には，測定対象のサンプルが水で３倍希釈しても「なお粘度を有している場合」であって，メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合には，適宜，水洗することによって塊をほぐし，メッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分の重量，すなわち「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて，サンプル１００グラムを水２００グラムで希釈し，各メッシュサイズの篩に均等に広げて，１０分間放置後の篩上の残分重量」（段落【００３６】）に相当する重量を正しく測定する必要があることが開示されているものと解される。そして，本件明細書の「より一層，粗ごしした野菜感，果実感，または濃厚な食感を呈する。」（段落【０００９】），「加工飲食品は，ペースト状の食品，又は飲料の形態を有する。」（段落【００３０】）との記載によれば，本件発明に係る加工飲食品は一定程度の粘度を有するものと認められるから，段落【００３６】に記載された本件測定方法によると，実際に，各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合も想定されるところである。しかしながら，メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合に追加的に水洗をすると（段落【００３８】），本件明細書の段落【００３６】に記載された本件測定方法（測定対象サンプル１００グラムを水２００グラムで希釈し，各メッシュサイズの篩に均等に広げて，１０分間放置するという測定手順のもの）とは全く異なる手順が追加されることになるのであるから，このような水洗を追加的に行った場合の測定結果は，本件測定方法による測定結果と有意に異なるものになることは容易に推認される。このように，本件明細書に記載された各測定方法によって測定結果が異なることなどに照らすと，少なくとも，水洗を要する「なお粘度を有する場合」であって，「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合」であるか否か，すなわち，仮に，篩上に何らかの固形分が残存する場合に，その固形物にメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が含まれているのか，メッシュ目開きよりも大きな不溶性固形分であるのかについて，本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて判別することができる必要があるといえる（本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食品を生産することができるといえるためには，各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合であるか否かを判別することができることを要する。）。
しかしながら，本件測定方法によって不溶性固形分を測定した際に，篩上に残存しているものについて，メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が含まれているのか否かを判別する方法は，本件明細書には開示されておらず，また，当業者であっても，本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に照らし，特定の方法によって判別することが理解できるともいえない（篩上に残存しているものが，メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分を含むものであるのか否かについて，一般的な判別方法があるわけではなく，証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によれば，測定に使用される篩は，目開きが１６メッシュ（１．００㎜）又は３５メッシュ（０．４２５㎜）のものと認められるから，篩上に残った微小な不溶性固形分について，単に目視しただけでは明らかではないといわざるを得ない。）。そうすると，当業者であっても，本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて，その後の水洗の要否を判断することができないことになる。したがって，本件発明の態様として想定される，「測定したいサンプル１００グラムを水２００グラムで希釈」しても「なお粘度を有している場合」（段落【００３８】）も含めて，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて，本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食品を生産することができると認めることはできない。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明を当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されているものと認めることはできない。
(3)原告らの主張について
ア原告らは，不溶性固形分の判別方法について，本来であれば通過しなければならないような大きさの不溶性固形分が篩に残るか否かは，そのような大きさの不溶性固形分の塊が篩に残っているかなど目視で容易に判断できるなどと主張する。


しかしながら，前記認定のとおり，目開きが１６メッシュ（１．００㎜）又は３５メッシュ（０．４２５㎜）の篩上に残った微小な不溶性固形分について，水洗の対象とすべき，「なお粘度を有している場合」であって，「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に残存する場合」に該当するか否かを目視で容易に判別することはできない。
したがって，原告らの上記主張は採用することができない。イ原告らは，本件明細書の段落【００３８】の「なお粘度を有している場合」との記載は，例外的に本来であれば通過しなければならないような大きさの不溶性固形分が篩に残る場合，例えば，不溶性固形分がメッシュよりも明らかに大きな塊となっている場合を想定し，本件測定方法を実施する上での注意的な事項として付記的に記載したものであり，ほとんどの場合，本件明細書全体から判断し，追加的に粘度の判定及び水洗を実施せずに，段落【００３６】に記載された本件測定方法によって不溶性固形分の測定を行えばよいと判断できる旨主張する。しかしながら，仮に，原告らの主張するように，「なお粘度を有している場合」（段落【００３８】）が例外的な場合であったとしても，本件発明の対象である加工飲食品には限定がなく，本件明細書上，上記のような粘度を有する場合が想定されるのであるから，水洗をすることによって各篩上の不溶性固形分の重量を正しく測定することが必要となるのであり，そうである以上，水洗の要否を判断するために，サンプルが「なお粘度を有している場合」であって，「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に残存する場合」に該当するか否かを判別することを要する（もっとも，本件明細書には，その判別方法が開示されておらず，当業者であっても，その後の水洗の要否を判断することができないのは前記認定のとおりであり，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとは認められない。）。
したがって，原告らの上記主張は採用することができない。ウ原告らは，「なお粘度を有している場合」（段落【００３８】）について，本件測定方法によれば，不溶性固形分の割合が本件条件を満たさないものとなること（ケース１～３）が想定され，本件発明の範囲外となるから，本件明細書の段落【００３８】の記載は，そもそも本件発明の実施に無関係であり支障はないとも主張する。
しかしながら，本件測定方法によっても，サンプルが「なお粘度を有している場合」であって，「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に残存する場合」には，適宜，水洗を行い，更に不溶性固形分の重量を実際に測定することで，本件発明に係る加工飲食品が製造されたか否かを確認することになり，その結果，本件条件を満たし，本件発明の技術的範囲を充足することもあり得るのであるから，原告らの想定する事例について，直ちに，本件発明の技術的範囲外のものということはできない（なお，仮に，本件明細書の段落【００３８】の記載が本件発明の実施に無関係のものと考えるのであれば，少なくとも訂正請求の手続において削除すべきものと解される。）。
したがって，本件明細書の段落【００３８】の記載がそもそも本件発明の実施とは無関係であるとの原告らの上記主張は採用することができない。エ原告らは，本件発明９が，「・・・加工飲食品が容器に封入されたことを特徴とする容器詰飲料」であることからも明らかなように，本件発明に係る加工飲食品は低粘度の「飲料」であり，技術常識からすれば，本件発明に係る加工飲食品の粘度は，相当に低く，ましてや，加工飲食品１００グラムに水２００グラムを添加して希釈すれば，十分に，不溶性固形分が水中に分散した状態になることは当業者にとって明らかであり，原則的には，段落【００３６】に記載の本件測定方法で本件発明は実施可能である旨主張する。
しかしながら，前記認定のとおり，本件発明に係る加工飲食品が一定程度の粘度を有する場合も想定され，また，本件発明の不溶性固形分が希釈サンプルの水中に十分に分散した状態になることが技術常識から明らかであるともいえない（本件明細書の段落【００３８】の記載は，加工飲食品１００グラムに水２００グラムを添加して希釈した場合においても，「なお粘度を有している場合」を前提としている。）。そうすると，各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合（段落【００３８】）も含めて，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであると認められないのは前記認定のとおりである。
したがって，原則的には，本件明細書の段落【００３６】に記載の本件測定方法で本件発明は実施可能である旨の原告らの上記主張は，採用することができない。オ原告らは，不溶性固形分の測定は，本件発明に係る加工飲食品１００グラムに水２００グラムを混和して篩にかけ，篩上に残った不溶性固形分を計量すればよいということが明らかであるから，当業者は，本件明細書の段落【００３６】や試験例１の記載に基づき，本件発明を実施することが可能である旨主張する。しかしながら，各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合（段落【００３８】）も含めて，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであると認められないのは，前記認定のとおりである。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。(4)以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないから，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない旨の決定の判断に誤りはなく，本件特許は，特許法１１３条４号に該当し，取り消されるべきものである。よって，原告らが主張する取消事由１は理由がない。
第６結論
以上のとおり，原告ら主張の取消事由１は理由がなく，その余の取消事由について判断するまでもなく，原告らの請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
清水   節
裁判官
中島基至
裁判官
岡田慎吾


令和元年(行コ)第１０４号行政文書不開示処分取消請求控訴事件（原審大阪地方裁判所平成２９年(行ウ)第２５号）
（口頭弁論終結日令和元年１０月１０日）
判        決
（当事者の表示省略）
主        文
１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人は，控訴人に対し，１１万円及びこれに対する平成２８年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３訴訟費用は第一審及び第二審を通じて被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
１控訴に至る経緯等（以下，財務省近畿財務局を単に「近畿財務局」といい，国土交通省大阪航空局を単に「大阪航空局」という。）大阪府豊中市（以下「豊中市」という。）の市議会議員である控訴人は，近畿財務局長に対し，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）３条に基づき，国有財産である豊中市野田町１５０１番所在の土地（以下「本件土地」という。）を学校法人森友学園（以下「森友学園」という。）に売却する旨の売買契約書（以下「本件文書」という。）の開示請求をしたところ，近畿財務局長から一部開示決定（同法５条２号イ所定の不開示情報に当たることを理由として一部を不開示とし，その余を開示する旨の決定であり，以下「本件処分」という。）を受けたため，本件処分に関する取消訴訟を提起し，本件文書のうち下記の部分（以下「本件不開示部分」という｡）を開示しないことが違法である旨主張した。記ア収入印紙，第２条，第３条，第４条，第５条，第３０条，別紙第１のうち金額を記載した部分（以下「本件売買代金額等」という｡）イ瑕疵担保責任免除特約等が記載された第４２条の全部（以下「本件条項」という｡）
本件は，提訴後に本件不開示部分が控訴人に開示されたため本件処分の取消しの訴えが損害賠償請求の訴えに交換的に変更された後の訴訟であり，控訴人は，国家賠償法１条１項による損害賠償請求権に基づき，被控訴人に対し，慰謝料１１万円及びこれに対する平成２８年９月２８日（本件処分の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
原審は，本件売買代金額等を不開示としたことは近畿財務局長の違法な職務行為であるが，本件条項を不開示としたことは近畿財務局長の違法な職務行為とはいえないと判断し，本件請求のうち３万３０００円（慰謝料３万円及び弁護士費用３０００円）及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を認容し，その余を棄却した。そこで，控訴人は，原判決のうち敗訴部分全部を不服として本件控訴を提起した。
２前提事実
当事者間に争いがない事実，裁判所に顕著な事実並びに証拠（原判決掲記のもの）及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実は，原判決の「事実及び理由」の第２の２（２頁２３行目から４頁２行目まで）のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決３頁１０行目の「別紙「不開示部分」欄記載の部分」を「本件不開示部分並びに契約相手方の印影（収入印紙の消印，本件文書の契約印，本件文書裏表紙の契印）及び署名部分」に，同頁２１行目の「本件処分の不開示部分」を「本件処分のうち不開示部分に係る部分」に，それぞれ改める。
３争点
本件売買代金額等を不開示としたことの国家賠償法上の違法性（争点１）⑵本件条項を不開示としたことの国家賠償法上の違法性（争点２）
損害の有無及びその数額（争点３）
４争点に関する当事者の主張
原判決の「事実及び理由」の第２の４（４頁１２行目から１０頁２４行目まで）のとおりであるから，これを引用する。
第３当裁判所の判断
１本件土地売却に至る経緯
証拠（甲５，甲６，乙１９ないし乙２２）によれば，次の事実が認められる。豊中市野田町周辺地区は，昭和４９年に「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」等に基づき，大阪国際空港周辺における航空機の騒音により生ずる障害が特に著しい区域（第２種区域）に指定されており，旧運輸省は，同法に基づく騒音対策として，同区域の土地所有者からの申出に応じて多数の土地を買い入れ，それら土地（以下「移転補償跡地」という。）を行政財産として管理していたが，平成元年に至り，航空機エンジンの低騒音化等に伴って同区域の範囲が大幅に縮小され，平成５年には，同区域から外れた場所に位置する移転補償跡地の行政財産の用途が廃止されて普通財産となった。
豊中市は，同区域から外れた区域のうち豊中市野田地区を対象とし，公共施設を整備するとともに同地区内に散在する多数の移転補償跡地の集約を目的として，平成８年６月２８日から平成２２年３月３１日まで土地区画整理事業を施行した。そして，同地区内の移転補償跡地のうち２１３筆合計２万１６０６．９５㎡は，平成１７年６月２８日の換地処分により，８７７０．４３㎡の区画（本件土地）とその東側の９４９２．４２㎡の区画（近傍土地）に整備された。
豊中市は，本件土地と近傍土地の両方を公園として整備する計画を有しており，大阪航空局に対し，両土地について無償貸付け又は減額された価額での売却を希望していたが，大阪航空局は，時価での買い取りを求める姿勢を変えなかった。豊中市としては，両土地とも時価で買い取ることができる財政状況でもなかったため，本件土地の買取りを断念し，平成２２年３月１０日，公園用地として近傍土地のみを代金１４億２３８６万円余りで買い受けた。
大阪航空局は，平成２１年７月から平成２４年２月にかけて，本件土地の土壌汚染や地下埋設物に関する調査を行い，調査を委託した業者から下記アないしエの４通の報告書（以下「本件各報告書」という。）を受領していた。下記アの報告書は，土地利用履歴等の調査から土壌汚染のおそれはない旨の
評価を土
壌及び地下埋設物の存在を明らかにするものであった。記ア平成２１年８月付け大阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）土地履歴
等調査報告書（乙１９）
イ平成２２年１月付け平成２１年度大阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）地下構造物状況調査業務報告書（ＯＡ３０１）（乙２０）ウ平成２３年１１月付け大阪国際空港場外用地（ＯＡ３０１）土壌汚染概
況調査業務報告書（乙２１）


エ平成２４年２月付け平成２３年度大阪国際空港場外用地（ＯＡ３０１）
土壌汚染深度方向調査業務報告書（乙２２）
大阪航空局は，平成２１年１０月３０日から平成２２年１月２８日にかけて，地中レーダ探査と６８箇所の試掘により地下構造物の状況を調査したところ，①５箇所の試掘地点において，土間コンクリートや基礎コンクリートなどの構造物が存在するが，ほぼ本件土地の東側に集中していたこと，②本件土地全体にわたり，深度数十ｃｍから１．５ｍ程度までの範囲にコンクリートガラが点在すること，上記①②のほか，③２９箇所の試掘地点において，廃材，ごみが確認され，うち本件土地の北側の２８箇所の試掘地点において，平均して深度１．５ｍから３．０ｍの地中に，廃材，廃プラスチック，陶器片，生活用品等のごみが土砂と混ざった状態の土（以下「廃棄物混合土」という。）が存在することが判明した（乙２０）。
大阪航空局は，平成２３年９月２０日から同年１１月２８日にかけて，本件土地において土壌汚染の有無及びその範囲を調査した。調査内容は，土壌ガス調査（１４地点），表層部土壌調査（６０地点）及び個別土壌調査（８地点）であり，個別土壌調査は，表層部土壌調査によって指定基準に不適合であることが認められた３区画（９００㎡区画）のうちの単位区画（１００㎡区画）において実施された。
個別土壌調査の結果，２単位区画（Ａ３－８，Ｂ４－３）がヒ素の土壌溶出量基準に不適合であり，３単位区画（Ｄ１－２，Ｄ１－３，Ｄ１－８）が鉛の土壌含有量基準に不適合であった。その他の区画に基準不適合の土壌汚染はなかった（乙２１）。
大阪航空局は，土壌汚染の深度を特定するため，平成２３年１２月２８日から平成２４年２月２９日にかけて，上記５箇所の単位区画につき最大深度１０ｍまでのボーリング調査を実施したところ，汚染土壌は深度３ｍよりも浅い範囲に存在することが分かった（乙２２。以下，上記にみた地下埋設物，廃棄物混合土及び汚染土壌を「既存埋設物」という。）。大阪航空局は，近畿財務局に対し，本件土地の処分依頼書を提出し，近畿財務局は，本件土地の公用・公共用の取得要望を受け付けたところ，平成２５年９月２日，森友学園から，本件土地を小学校用地として取得したいとする取得要望書が提出された。
国（近畿財務局長）は，平成２７年５月２９日，森友学園（借地人）との間で，賃貸期間を１０年間とし，地代を年額２７３０万円とし，既存埋設物の除去費用は民法６０８条２項に定める有益費として償還請求の対象とし，賃貸期間中に森友学園が本件土地を買い受けること等を内容とする定期借地契約を締結した。
森友学園は，平成２７年６月３０日から同年１２月１５日までの間に既存埋設物の除去工事を行ったとして，国に対し有益費の償還を求めた。森友学園は，その後，小学校校舎建設工事に着手したが，平成２８年３月，長さ９．９ｍの杭を地中に打ち込む工程において，既存埋設物おり，深度３ｍより浅い地中に存在する埋設物である。）以外の新たな地下埋設物が存在することが判明した旨を主張するとともに，近畿財務局に対し，早期に埋設物の撤去及び建設工事等を実施する必要があるとして，本件土地を購入したい旨を要望した（以下，既存埋設物とは別の，すなわち深度３ｍより深い地中に存在するとされた地下埋設物を「係争埋設物」という。）。近畿財務局と大阪航空局の職員は，同年３月１４日，３月３０日及び４月５日に，現地において係争埋設物とされる埋設物を目視により確認しているが，確認された係争埋設物はいずれも廃棄物混合土であった。国（大阪航空局）は，平成２８年４月６日，森友学園に対し，既存埋設物の除去費用１億３１７６万円を支払った。
近畿財務局は，平成２８年６月１日，森本学園〔ママ〕に対し，本件土地の売払価格として１億３４００万円を提示した。この提示額は，係争埋設物の除去工事に８億１９７４万円余りを要することを前提とする金額である。すなわち，近畿財務局が鑑定評価を依頼した不動産鑑定士は，本件土地の最有効利用は戸建て住宅用地であり，係争埋設物を全て除去することに合理性を見いだし難いと判断した上で，係争埋設物を除去しないままでの本件土地の正常価格（現実の社会経済情勢下における合理的な市場で形成されるであろう価格）を９億５６００万円と評価していたが，仮に，係争埋設物の除去工事に８億１９７４万円程度を要することを代金額に反映させるとすれば，その除去工事費用及び工事期間中の逸失利益相当額を減額することになるため，本件土地の価格は１億３４００万円となるとの意見も付記していた。近畿財務局は，この１億３４００万円を提示したものである。森友学園が上記提示額での売買を承諾したので，国（近畿財務局長）は，平成２８年６月２０日，森友学園（買受人）との間で，本件土地を１億３４００万円で売却すること等を内容とする売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。その売買契約書が本件文書であるところ，本件条項の文言は別紙のとおりである（別紙における「甲」は国であり，「乙」は森友学園である。）。
森友学園は，本件売買契約が定める指定期日（平成２９年３月３１日）までに本件土地を指定用途（小学校用地）に供することができなかった。そこで，国（近畿財務局長）は，平成２９年６月２９日，本件売買契約第２６条の買戻しの特約に基づいて買戻権を行使し，本件土地の所有権を回復した。２争点１（本件売買代金額等を不開示としたことの国家賠償法上の違法性）に
ついて


当裁判所も，近畿財務局長が本件売買代金額等を不開示としたことは，国家賠償法上違法であると判断するが，その理由は，原判決の「事実及び理由」の第３の１（１１頁１行目から１４頁９行目まで）のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決１１頁９行目の「当該情報が」から１３行目末尾までを「当該情報が開示されることによって，当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性が客観的に認められることを要すると解するのが相当である（最高裁判所平成２３年１０月１４日第二小法廷判決・集民２３８号５７頁参照）。」と改め，１３頁２行目の「法的保護に値する程度の蓋然性が」を「正当な利益が害される蓋然性が客観的に」と改め，同頁１４行目，１４頁３行目及び６行目の各「職務上」の次に「通常」を加える。３本件条項の情報公開法５条２号イ所定の不開示情報該当性について本件条項には，本件土地に地耐力に関する瑕疵と土壌汚染，地下埋設物に関する瑕疵があることが記載されており，土壌汚染，地下埋設物に関する瑕疵の具体的内容として，地表面及び地中に陶器片，ガラス片，木くず，ビニール等のごみが存在するほか，本件各報告書記載の内容に加え，地下埋設物は平成２２年１月頃の調査深度より深い箇所にも存在することが記載されている。
そして，本件条項は，買主である森友学園は上記瑕疵が存在することを了承した上で本件土地を買い受けたこと，売主である国は隠れた瑕疵を含めて本件土地に関する一切の瑕疵担保責任を負わないことを明らかにしている。
１億３４００万円という売買代金額が近
隣の実勢地価と比較して格段に廉価であることは容易に分かるということができるから，本件売買代金額等と併せ考えることにより，本件条項は，売主である国の一切の瑕疵担保責任を免除したため売買代金が著しく廉価となったことを容易に推知させる条項であり，したがって，売買代金の大幅な減価要因を記載した条項であるということができる。
争点１に対する判断において検討したとおり，国有地の売買代金額は公表すべき情報であるといえるところ，国有財産について適切な管理が求められるという財政法９条１項の趣旨に鑑みれば，売買代金額のみならず，価格形成上の減価要因を含む売買代金額の算定根拠についても，これを公表すべき要請は高い。とりわけ，本件のように，売買代金額が近傍の実勢価格と比較して格段に廉価である場合においては，適正な対価なく国有財産を譲渡したのではないかとの疑いが生じ得るのであるから，国有財産の譲渡価格の客観性を確保するために，価格形成上の減価要因は，売買代金額と同等に重要な情報というべきであり，これを記載した本件条項を公表すべき要請は一層高いというべきである。
したがって，本件条項が公にされることにより森友学園に害されるおそれのある利益があったとしても，それは基本的に，「権利，競争上の地位その他正当な利益」（情報公開法５条２号イ）には該当しないというべきである。被控訴人は，土壌汚染等の瑕疵はたとえ土地の浄化が完了しても，子を通わせる小学校を選択する保護者に強い心理的嫌悪感を生じさせることになるから，本件条項を開示した場合，森友学園の小学校経営における競争上の地位や事業運営上の利益（以下「本件事業利益」という。）が害されるおそれがある旨主張する。
に認定のとおり，森友学園は，平成２７
年１２月１５日までに本件各報告書によって判明した本件土地の深度３ｍまでの汚染土壌や地下埋設物（すなわち既存埋設物）の除去工事を実施したとしていたのであり，しかも，その後に発見されたとする係争埋設物（深度３ｍより深くに存在する地下埋設物）はいずれも汚染土壌ではなく廃棄物混合土であった。地下深くに存在する廃棄物混合土が地上の小学校に通う児童のの瑕疵が記載された本件条項が開示され，本件土地の小学校用地としての安全性に疑念を抱かれる事態が起きたとしても，森友学園側が地下埋設物に関する事実関係，とりわけ既存埋設物（地下埋設物，廃棄物混合土及び汚染土壌）の除去が既に完了した事実を関係者に丁寧に説明することにより，小学校用地の安全性に係る疑念はかなりの程度まで払拭できると考えられる。また，保護者が子を通わせる小学校として私立小学校を選択するに当たって考慮する要素については様々なものが考えられ，係争埋設物の存在もその一つとなり得るが，その学校の教育理念，教育方針や教育内容，教員の質などといった教育面の評価がかなり重視されるものと考えられ，そうすると，小学校経営における競争上の地位や事業運営上の利益は，係争埋設物の存在よりもむしろ教育面の評価に大きく左右されると考えられる。このように検討してみると，本件条項が開示されたとしても本件事業利益が害される蓋然性が客観的に認められるとはいい難い。なお，乙２は，「土壌汚染リスクと不動産評価の実務」と題する文献であり，これによれば，財団法人日本不動産研究所が，過去に土壌汚染が存在し，その浄化が完了したマンションや土地に対する購入，賃貸借の意思についてアンケート調査をしたところ，浄化完了の物件を購入する意思について「過去に汚染の事実がある以上，買わない」と回答した者が６２％（平成１４年調査）及び６５％（平成１５年調査）であったのに対し，「何とも思わない」と回答した者は５％（平成１４年調査）及び６％（平成１５年調査）にとどまること，浄化完了の物件を賃借する意思についても「過去に汚染の事実がある以上，借りない」と回答した者が６２％であったのに対し，「何とも思わない」と回答した者は８％にとどまること，浄化完了の物件の購入を検討する場合の考えについて「何年経過していても購入はしない」と回答した者は４２％であり，浄化完了の物件の賃貸借を検討する場合の考えについても「何年経過していても借りることはない」と回答したものは３６％であったことが認められる。
しかしながら，上記アンケート調査の結果は，住居敷地の土壌汚染に対する意識（心理的嫌悪感）を知るための調査にすぎず，この調査結果からは，校舎敷地の土壌汚染についても同様に心理的嫌悪感を抱かせる情報になり得，そのため本件事業利益が害されるおそれが一般的・抽象的に認められる可能性があるといえるにとどまる。既に述べたとおり，私立小学校を選択する保護者の判断は，教育面（教育方針や教員の質）の評価に大きく左右されると考えられ，しかも，森友学園側が地下埋設物に関する事実関係，とりわけ既存埋設物の浄化が既に完了した事実を関係者に丁寧に説明することにより，小学校用地の安全性に係る疑念をかなりの程度まで払拭できると考えられることからすれば，上記アンケート調査の結果から，校舎敷地の土壌汚染に対する強い心理的嫌悪感のため本件事業利益が害される蓋然性が客観的に認められるとはいい難い。
以上によれば，本件条項は，情報公開法５条２号イ所定の不開示情報に該当しないというべきである。


４争点２（本件条項を不開示としたことの国家賠償法上の違法性）について前記１に認定の事実経過に照らせば，本件土地の売却に関与した近畿財務局の職員は，森友学園が平成２７年１２月１５日までに既存埋設物（地下３ｍまでに存する汚染土壌を含む埋設物）を除去したとして有益費の償還を求めていた事実，その後に発見されたとする係争埋設物（地下３ｍより深くに存在する地下埋設物）は廃棄物混合土であった事実，不動産鑑定士は，本件土地の最有効利用方法を戸建て住宅敷地とし，かつ，係争埋設物を除去することに合理性を認め難いと判断し，これを除去しないままでの本件土地の正常価格を９億５６００万円と評価していた事実を知っていたものということができる。
そうすると，本件土地の売却に関与した近畿財務局の職員は，本件土地に残存する地下埋設物は，これを全部除去するのであれば多額の費用がかかるものの，校舎敷地としての本件土地の安全性に関する強い疑念を抱かせ，あるいはその土壌に対する強い心理的嫌悪感を抱かせるという性質のものではないことは容易に理解できたと認めるのが相当である。したがって，本件売買契約に至る事実経過に照らして検討した場合，本件条項を非開示としなければ本件事業利益が害されるおそれがあるとした近畿財務局長の判断は，その判断の基礎となる事実上の根拠が薄弱であったといわざるを得ない。
また，において検討したとおり，仮に，何らかの重大な要因により公共随契の売買代金額が近隣の実勢地価と比較して格段に廉価なものとなっている場合には，当該要因は，売買代金額と同等に重要な情報というべきであるから，これも公表する要請が高いといわなければならない。しかも，本件処分における不開示とした理由（原判決別紙「不開示とした理由」参照）をみても，本件売買代金額等と本件条項とはいずれも同じ理由で不開示とされており，近畿財務局長において，両者を別異に扱っていたという事情はうかがえない。さらに，本件においては，売買代金額が近隣の実勢価格と比較して格段に廉価であり，売買代金額とその価格形成上の減価要因とは密接な関係にあったというべきであるから，近畿財務局長は，本件処分をするに当たり，本件売買代金額等の開示と本件条項の開示とを一体的に判断したものと思われ，仮に，本件売買代金額等を開示する場合，本件条項だけを開示しないとの判断をしたかどうかについては疑問が残る。また，情報公開法における文書の開示，不開示と本件通達によるホームページ上の公表，非公表とでは性質が異なっているが，それでも，情報公開法による本件文書の開示の範囲を検討するに当たっては，財政法９条１項及び本件通達による公表制度との整合性をも考慮した判断が求められるのであり（このような判断が求められることについては，前記平成２３年最高裁判決が述べるところである。），そのような観点からすれば，本件条項を不開示とする判断には，財政法９条１項及び本件通達による公表の要請との考量を踏まえた慎重な検討が必要となるが，本件では，上記のような考量を踏まえた慎重な検討がされた形跡をうかがうことができない。なお，本件処分当時，価格形成上の減価要因につき，財務局等のホームページでの公表に関してどのような取扱いがされていたかは証拠上明らかでないが，被控訴人からは，近畿財務局長が，ホームページで価格形成上の減価要因を公表しない取扱いをしていたことを理由として，本件条項についても不開示と判断した旨の主張立証はない。
以上にみたとおりであって，近畿財務局長が本件条項を不開示とした職務行為は，事実の裏付けが不十分であり，かつ，必ずしも必要な考量を踏まえたものとも評価し難い。したがって，本件の事情の下では，本件条項につき，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示の判断をしたと認め得る事情が肯定されるというべきであるから，近畿財務局長が本件処分において本件条項を不開示としたことは，国家賠償法上違法であると認められる。
５小括
以上のとおりであるから，近畿財務局長が本件処分において本件売買代金額等及び本件条項（本件不開示部分）を不開示としたことは，国家賠償法上違法と認められるところ，上記で説示したところによれば，職務上の注意義務を尽くさず不開示とした点について過失があると認められる。
６争点３（損害の有無及びその数額）について
本件処分において本件売買代金額等及び本件条項が不開示とされたことにより，控訴人は精神的苦痛を被ったものと認められるところ，本件に現れた一切の事情に照らせば，その苦痛を賠償するための慰謝料はこれを１０万円と認めるのが相当であり，その賠償と併せて控訴人が賠償を求め得る弁護士費用はこれを１万円と認めるのが相当である。
当裁判所も，控訴人には金銭をもって償うべき精神的苦痛など生じていないとの被控訴人の反論は採用できないと判断するが，その理由は，原判決２２頁２行目から１０行目までのとおりであるから，これを引用する。
７結論
よって，本件請求は全部理由があるから認容すべきであり，原審の判断のうち本件請求を一部棄却した部分は相当ではないから，本件控訴に基づき原判決を上記のとおり変更することとし，仮執行宣言については不必要と認めこれを付さないこととして，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官            中    本      敏    嗣裁判官            橋    詰              均裁判官            三    島    恭      子
（別紙）
（瑕疵担保責任免除特約等）
第４２条乙は，本件貸付契約第５条の土壌汚染，地下埋設物に関する瑕疵及び第３０条記載の地耐力に関する瑕疵並びに次項以下の一切の瑕疵の存在につき了承したうえで本件土地を現状有姿にて買い受ける。
２乙は，平成２６年１１月７日及び平成２６年１２月１７日に甲が引き渡した「大阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）土地履歴等調査報告書平成２１年８月」，「平成２１年度大阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）地下構造物状況調査業務報告書（ＯＡ３０１）平成２２年１月」，「大阪国際空港場外用地（ＯＡ３０１）土壌汚染概況調査業務報告書平成２３年１１月」，「平成２３年度大阪国際空港場外用地（ＯＡ３０１）土壌汚染深度方向調査業務報告書平成２４年２月」に記載の内容を了承したうえで売買物件を買い受ける。
３乙は，売買物件のうち一部４７１．８７５㎡が，豊中市より土壌汚染対策法第１１条第１項で定める形質変更時要届出区域に指定されていたことを了承したうえで売買物件を買い受ける（平成２７年１０月２６日指定解除）。
４乙は，売買物件に関して，前３項の他，次の瑕疵を了承する。一売買物件の地表面及び地中に陶器片，ガラス片，木くず，ビニール等のごみが存在すること。


平成２８年２月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１９９１２号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月７日
中間判   決
原         告      第一電   気株式   会社同訴訟   代理人   弁護士                      下村文   彦同                     佐藤   慎同                     松田一   彦同                     水倉友   理同訴訟復代理人弁護士                      斧原崇   皓被         告      株式会社三井造船昭島研究所同訴訟   代理人   弁護士                      豊寿昌同                     伊藤   献同                     西   尾   いづみ同訴訟復代理人弁護士                      野   澤   賢太郎
主          文
本訴請求中，被告が別紙目録記載１及び２の各出願について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由がある。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，２億円及びこれに対する平成２５年８月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，別紙目録記載の各特許出願（以下，それぞれ「本件出願１」ないし「本件出願４」といい，これらを併せて「本件各出願」という。）の願書に添付した明細書（以下，それぞれ，図面と併せて「本件明細書１」ないし「本件明細書４」という。なお，本件各出願は，いずれも平成１５年６月３０日以前にされたものであるから，その明細書は，特許請求の範囲を含む〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１５年政令第２１４号〕。また，本判決において，特許要件に関して「特許法」の条項を示す場合，本件各出願の時点におけるものをいうことがある。）の特許請求の範囲に記載された発明（以下，それぞれ「本件発明１」ないし「本件発明４」といい，これらを併せて「本件各発明」という。）について，平成１４年１１月２６日に原被告間で共同出願契約（以下「本件契約」という。）が締結され，同目録記載の各出願日に本件各出願がされたところ，原告が，被告が本件契約上の義務に違反して，出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し，原告の本件各発明について特許を受ける権利を失わせた旨主張して，被告に対し，債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求（以下「本件各請求」といい，本件各請求に係る権利を「本件各請求権」という。）として，２億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成２５年８月２０日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は，本件出願１に係る損害，本件出願２に係る損害，本件出願３に係る損害及び本件出願４に係る損害について，いずれも２億円を上回る旨主張しており，これら各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあるとしている。
本判決は，本件各請求に関し，損害賠償額（損害額のほか，過失相殺及び損益相殺を含む。）を除く点について，当裁判所の判断を示すものである（後述のとおり民事訴訟法２４５条の中間判決となる。）。
２前提事実（当事者間に争いのない事実，当裁判所に顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，書証番号は，特記しない限り枝番の記載を省略する。）
(1)当事者
ア原告は，電気工事機械装置の製作設計並びに請負等を目的とする株式会社である。
イ被告は，船舶・海洋関連分野その他の分野の流体力学・構造力学等に関する試験・計測技術，シミュレーション計算技術，制御技術などに関する試験研究業務，エンジニアリング業務並びに製品開発等の業務を目的とする株式会社である。
(2)本件契約等
ア本件各発明は平成１３年頃にされたところ，少なくとも原告代表者である佐藤寛はその発明者であって，原告は，同人から，本件各発明について特許を受ける権利を承継した（甲１の１ないし１の４）。
なお，被告も，原告と共に，本件各発明について共同出願し得る地位にあったことは当事者間に争いがない。
イ原告と被告は，平成１４年１１月２６日，本件各発明について共同出願することとし，次の内容を含む共同出願契約（本件契約）を締結した（甲２）。(ｱ)原告及び被告は，本件各発明についての特許を受ける権利及び本件各発明に基づいて得られる特許権を共有とし，その持分を原告・被告各２分の１とする（１条）。
(ｲ)被告は，本件各発明の特許出願の手続，登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続を行う。ただし，特許庁に対し諸書類を提出するときは，事前に原告と協議する（２条１項）。
(ｳ)前項に必要な費用のうち特許出願の手続及び登録までの諸手続にかかる費用は被告が負担し，登録された場合の権利の維持保全にかかる費用は原告，被告が折半して負担する（２条２項）。
(ｴ)原告及び被告は，誠意をもって本件契約を履行し，原告又は被告が本件契約に違反して相手方に損害を与えた場合には，その損害賠償の責を免れない（１０条）。
(3)本件各出願等
アＡⅰ・Ａⅱ特許事務所（以下「本件特許事務所」という。）所属の弁理士であったＡⅰ及びＡⅱ（以下「Ａⅱ弁理士」という。）は，共同出願人である原告及び被告の代理人として，特許庁長官に対し，平成１４年１０月３１日に本件出願１を，同年１１月１３日に本件出願２を，同月２９日に本件出願３を，同年１２月１７日に本件出願４を，それぞれした（甲１）。
イ本件出願１については平成１６年５月２７日に，本件出願２については同年６月１０日に，本件出願３については同月２４日に，本件出願４については同年７月１５日に，それぞれ出願公開がされた（甲１）。
(4)本件各発明
ア本件発明１について
本件明細書１の特許請求の範囲（以下「本件出願１に係る特許請求の範囲」ということがある。）は，別紙特開２００４－１５０９８５号公報（甲１の１）の【特許請求の範囲】記載のとおりである。
(ｱ)本件出願１に係る特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明１－１」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。１Ａ加圧状態にある供試体に加圧方向と同方向の振動を加える加圧加振
試験機において，
１Ｂ加圧用液圧シリンダ機構の加圧室に定加圧を導入する加圧部を接続
するとともに


１Ｃ加振用液圧シリンダ機構を有する加振部を接続し，１Ｄ１前記加振用液圧シリンダ機構はピストンロッドを共通にする複シ
リンダ構成をなし，
２各シリンダのロッド側液室には前記定加圧部による加圧力並びに
これと平衡する圧力を導入しつつ
３ａヘッド側液室に加振液圧を導入して
３ｂ前記加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした１Ｅことを特徴とする加圧加振試験機。
(ｲ)本件出願１に係る特許請求の範囲の請求項２に係る発明（以下「本件発明１－２」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件１Ｈは，更に上記構成要件１Ａないし１Ｅ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
１Ｆ１前記加振用液圧シリンダ機構の各ロッド側液室の一方には加圧用
液圧シリンダ機構の加圧室を接続するとともに
２他方にはアキュームレータを接続し，これら加圧室とアキューム
レータとを開閉弁を介して接続してなり，
１Ｇ前記加振用液圧シリンダ機構の各ヘッド側液室には両吐出型ポンプを接続して閉回路内にて圧液の往復通流による加振を可能とした１Ｈことを特徴とする請求項１記載の加圧加振試験機。
イ本件発明２について
本件明細書２の特許請求の範囲（以下「本件出願２に係る特許請求の範囲」ということがある。）は，別紙特開２００４－１６２８０３号公報（甲１の２）の【特許請求の範囲】記載のとおりである。
(ｱ)本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明２－１」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。２Ａ供試体に垂直荷重を加えながら水平振動を付加する加振装置のスラ
イド機構において，
２Ｂ１加圧状態にある供試体下部で水平移動するスライダのスライド機構を，ベースまたはスライダの少なくとも一方の摺動面に注油口を備
えた複数の凹陥部を設け，
２他方の面は少なくとも注油口が開口した潤滑面とし，２Ｃ双方の注油口には圧油供給源を備えて成り，両者間の摺動面に油膜
を形成する
２Ｄことを特徴とする加振装置のスライド機構。
(ｲ)本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項２に係る発明（以下「本件発明２－２」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件２Ｆは，更に上記構成要件２Ａないし２Ｄ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
２Ｅ前記凹陥部形成部材には，摺動面に開口した油吸込口を設け，凹陥
部との間で油を循環させる
２Ｆことを特徴とする請求項１に記載の加振装置のスライド機構。(ｳ)本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項３に係る発明（以下「本件発明２－３」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件２Ｈは，更に上記構成要件２Ａないし２Ｄ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）又は２Ａないし２Ｅ（引用に係る請求項２〔請求項１の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
２Ｇ凹陥部は行列配置し，油吸込口を凹陥部の列間に配置した２Ｈことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の加振装置のスライド機構。
(ｴ)本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項４に係る発明（以下「本件発明２－４」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件２Ｊは，更に上記構成要件２Ａないし２Ｄ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件），２Ａないし２Ｅ（引用に係る請求項２〔請求項１の引用を含む。〕に係る発明の構成要件），２Ａないし２Ｄ及び２Ｇ（引用に係る請求項３〔請求項１の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）又は２Ａないし２Ｅ及び２Ｇ（引用に係る請求項３〔請求項２の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。２Ｉ凹陥部を備える摺動面を有する側の油供給源は，各凹陥部に絞りを
介して潤滑油を供給する
２Ｊことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の加振装置のスライド機構。
(ｵ)本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項５に係る発明（以下「本件発明２－５」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件２Ｊは，更に上記構成要件２Ａないし２Ｄ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件），２Ａないし２Ｅ（引用に係る請求項２〔請求項１の引用を含む。〕に係る発明の構成要件），２Ａないし２Ｄ及び２Ｇ（引用に係る請求項３〔請求項１の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）又は２Ａないし２Ｅ及び２Ｇ（引用に係る請求項３〔請求項２の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。２Ｋ凹陥部を備える摺動面を有する側の油供給源は，各凹陥部ごとに備
えられ，凹陥部に潤滑油を供給する
２Ｊことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の加振装置のスライド機構。
ウ本件発明３について
本件明細書３の特許請求の範囲（以下「本件出願３に係る特許請求の範囲」ということがある。）は，別紙特開２００４－１７７３８１号公報（甲１の３）の【特許請求の範囲】記載のとおりである。
(ｱ)本件出願３に係る特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明３－１」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。３Ａ加圧状態にある試験片に加圧方向と交差する方向にアクチュエータ
により振動させる多軸試験機において，
３Ｂ前記アクチュエータを油圧シリンダ機構により構成し，３Ｃ当該油圧シリンダ機構の両油室に圧油を供給可能な両吐出型斜板ポ
ンプを接続し，
３Ｄこの斜板ポンプの駆動モータとともに，斜板切り替え操作ユニット
により吐出流路方向を切り替え可能としてなる
３Ｅことを特徴とする多軸試験機。


(ｲ)本件出願３に係る特許請求の範囲の請求項２に係る発明（以下「本件発明３－２」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件３Ｇは，更に上記構成要件３Ａないし３Ｅ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
３Ｆ前記駆動モータにはフライホイールを接続して慣性回転可能として
なる
３Ｇことを特徴とする請求項１記載の多軸試験機。(ｳ)本件出願３に係る特許請求の範囲の請求項３に係る発明（以下「本件発明３－３」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件３Ｇは，更に上記構成要件３Ａないし３Ｅ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
３Ｈ前記斜板切り替え操作ユニットは斜板操作用油圧シリンダ機構を用
い，
３Ｉ当該斜板操作用油圧シリンダ機構の両油室にモータ駆動の両吐出型
ポンプを接続して斜板切り替えを可能としてなる
３Ｇことを特徴とする請求項１記載の多軸試験機。
エ本件発明４について
本件明細書４の特許請求の範囲（以下「本件出願４に係る特許請求の範囲」ということがある。）は，別紙特開２００４－１９８１７４号公報（甲１の４）の【特許請求の範囲】記載のとおりである。
(ｱ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明４－１」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。４Ａ加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベースとの間の摩擦を
測定する方法において，
４Ｂ前記加圧手段と前記スライダとの間に流体を供給して流体膜を形成
し，
４Ｃ流体膜を介して前記スライダを加圧しつつ，前記摩擦を測定する４Ｄことを特徴とするスライド機構の摩擦測定方法。(ｲ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項２に係る発明（以下「本件発明４－２」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件４Ｆは，更に上記構成要件４Ａないし４Ｄ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
４Ｅ前記流体の供給は，複数箇所から行い，各供給箇所における流体供
給量を均一にする
４Ｆことを特徴とする請求項１に記載のスライド機構の摩擦測定方法。(ｳ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項３に係る発明（以下「本件発明４－３」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件４Ｈは，更に上記構成要件４Ａないし４Ｄ（引用に係る請求項１に係る発明の構成要件）又は４Ａないし４Ｅ（引用に係る請求項２〔請求項１の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
４Ｇ前記加圧手段と前記スライダとの間に供給する流体は，流体膜形成
後に回収して循環させる
４Ｈことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のスライド機構の摩擦測定方法。
(ｴ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項４に係る発明（以下「本件発明４－４」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。４Ｉ加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが，前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベースとの間の摩擦を
測定するスライド機構の摩擦測定装置であって，
４Ｊ前記加圧手段に設けた加圧部と，この加圧部に対向させて前記スライダに設けた受圧部と，この受圧部と前記加圧部とのいずれか一方に設けられ，両者の対向面間に流体を供給する流体供給機構と，４Ｋ前記スライド機構に設けられ，前記スライダに作用する前記ベース
面に沿った力を検出するセンサとを有する
４Ｌことを特徴とするスライド機構の摩擦測定装置。(ｵ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項５に係る発明（以下「本件発明４－５」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件４Ｎは，更に上記構成要件４Ｉないし４Ｌ（引用に係る請求項４に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
４Ｍ前記流体供給機構は，前記受圧部又は前記加圧部の対向面のいずれか一方に形成した複数の凹陥部と，これら各凹陥部内に形成した流体吐出口と，これら各流体吐出口を介して前記対向面間に流体を供給す
る流体吐出手段とを有する


４Ｎことを特徴とする請求項４に記載のスライド機構の摩擦測定装置。(ｶ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項６に係る発明（以下「本件発明４－６」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件４Ｐは，更に上記構成要件４Ｉないし４Ｍ（引用に係る請求項５〔請求項４の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。４Ｏ前記流体供給機構は，前記吐出口と前記吐出手段とを接続する流路に，各吐出口からの流体吐出量を均一にする絞りを有する４Ｐことを特徴とする請求項５に記載のスライド機構の摩擦測定装置。(ｷ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項７に係る発明（以下「本件発明４－７」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件４Ｐは，更に上記構成要件４Ｉないし４Ｍ（引用に係る請求項５〔請求項４の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。４Ｑ前記流体吐出手段は，前記各吐出口に対応して設けてある４Ｐことを特徴とする請求項５に記載のスライド機構の摩擦測定装置。(ｸ)本件出願４に係る特許請求の範囲の請求項８に係る発明（以下「本件発明４－８」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。なお，構成要件４Ｓは，更に上記構成要件４Ｉないし４Ｍ（引用に係る請求項５〔請求項４の引用を含む。〕に係る発明の構成要件），４Ｉないし４Ｍ及び４Ｏ（引用に係る請求項６〔請求項５の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）又は４Ｉないし４Ｍ及び４Ｑ（引用に係る請求項７〔請求項５の引用を含む。〕に係る発明の構成要件）のとおり分説される。
４Ｒ前記流体供給機構は，前記吐出口から吐出された前記流体を前記流
体吐出手段に戻す循環路を有する
４Ｓことを特徴とする請求項５乃至請求項７のいずれか１に記載のスライド機構の摩擦測定装置に関する。
(5)審査請求期間の徒過
ア本件出願１については，特許法４８条の３第１項に規定されている出願審査の請求をすることができる期間（以下「審査請求期間」ということがある。）は平成１７年１０月３１日までであったが，出願審査請求がされないまま，同日が経過したため，同条４項により，本件出願１は取り下げたものとみなされた。イ本件出願２については，審査請求期間は平成１７年１１月１４日までであったが（特許法３条２項，行政機関の休日に関する法律１条１項１号参照），出願審査請求がされないまま，同日が経過したため，特許法４８条の３第４項により，本件出願２は取り下げたものとみなされた。
ウ本件出願３については，審査請求期間は平成１７年１１月２９日までであったが，出願審査請求がされないまま，同日が経過したため，特許法４８条の３第４項により，本件出願３は取り下げたものとみなされた。エ本件出願４については，審査請求期間は平成１７年１２月１９日までであったが（特許法３条２項，行政機関の休日に関する法律１条１項１号参照），出願審査請求がされないまま，同日が経過したため，特許法４８条の３第４項により，本件出願４は取り下げたものとみなされた。
(6)消滅時効の援用の意思表示等
ア原告は，平成２４年９月２８日，本件各出願に係る出願審査請求がされなかったことについて被告に損害賠償責任があるとして，被告を被申立人とする調停を日本知的財産仲裁センターに申し立てた（乙５の１）。この調停（以下「本件調停」という。）は，３回の期日が開かれたが，平成２５年４月２日に不成立となった。
イそこで，原告は，平成２５年７月２９日，被告を相手取って本件各請求権を訴訟物とする本件訴訟を提起した。
ウ被告は，平成２５年９月２４日の第１回口頭弁論期日において，答弁書を陳述し，原告に対し，本件各請求権について消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
３争点（損害賠償額に関する点を除く。）
(1)債務不履行又は不法行為の成否
本件各出願について審査請求期間内に出願審査請求がされなかったことに関し，被告の債務不履行又は不法行為があったか（争点１）。
(2)特許権取得の蓋然性
本件各出願について審査請求期間内に出願審査請求がされていれば特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があったか（争点２。この争点は，前記(1)の債務不履行又は不法行為と損害の発生との間の因果関係の有無に関わる。）。
(3)消滅時効の中断等
本件各請求権の消滅時効が被告の債務承認により中断したか。あるいは，被告による消滅時効の援用が信義則に反するか（争点３）。
４争点に対する当事者の主張
(1)争点１（債務不履行又は不法行為の成否）について
【原告の主張】
ア本件各出願に関し出願審査請求をするか否かに関する本件特許事務所からの問い合わせに対し，原告は平成１６年１１月２９日に出願審査請求するよう求める旨の回答を，被告は平成１７年４月６日に出願審査請求をしないよう指示する旨の回答をした。このように双方からの回答内容が異なっていたため，本件特許事務所が，被告の担当者であったＡⅲ（以下「Ａⅲ」という。）に対し，原告からの回答内容を伝え，確認したところ，Ａⅲは，本件特許事務所のＡⅱ弁理士に対し，「原告と被告との協議の結果，出願審査請求を行わないこととなった」旨の虚偽の内容を伝え，改めて本件各出願について出願審査請求をしないよう指示した。イ被告は，原告に対し，本件契約に基づき，本件各出願の審査請求期間内に出願審査請求をし，特許査定を受けた上で，特許登録されるまでの手続をすべき義務を負担していた。
ところが，被告は，原告の意思に反して，本件各出願の出願審査請求を懈怠し，上記義務に違反したものであるから，原告に対して債務不履行責任を負う。なお，被告は，本件特許事務所（Ａⅱ弁理士）に責任がある旨主張するが，本件特許事務所の弁理士は，被告が原告に対する上記義務を履行するために手続を委任した履行補助者であるから，その故意・過失は，原告との関係では，信義則上，被告の帰責事由と同視される。


ウまた，被告は，原告の意思に反することを知りながら，本件各出願について，前記アのとおり本件特許事務所のＡⅱ弁理士に虚偽の事実を述べて出願審査請求をしないよう指示し，原告の特許を受ける権利を失わさせたものであるから，原告に対して不法行為責任を負う。
【被告の主張】
アＡⅲが本件特許事務所に対し「原告と被告との協議の結果，出願審査請求を行わないこととなった」旨の虚偽の内容を伝えたとの事実は否認する。イ本件各出願について審査請求期間内に出願審査請求がされなかったことについては，原告に直接意向の確認をしないまま出願審査請求を行わない旨判断した本件特許事務所（Ａⅱ弁理士）に責任がある。
(2)争点２（特許権取得の蓋然性）について
【原告の主張】
本件各出願は，以下のとおり，特許法４９条各号所定の拒絶理由はなく，特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があった（なお，本件出願２及び３については，予備的に，仮に，拒絶理由通知が発せられた場合であっても，補正により拒絶理由を解消することができたことを主張するが，本件出願１及び４については，補正の主張はしない。）。
ア特許要件の具備
(ｱ)本件発明１について
本件発明１は，産業上利用することができる発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの）である。
そして，本件発明１の構成要件１Ａ・１Ｂは，本件出願１がされた日より前の平成１１年２月２日に頒布された刊行物である特開平１１－３０５７６号公報（乙４の１。以   下「乙   ４の１   文献」   といい   ，同文   献に記   載され   た発明   を「乙   ４の１   発明」という。他の公報等の文献及び当該文献に記載された発明についても書証番号を用いた同様の呼称を用いることがある。）に開示されていたものの，構成要件１Ｃ・１Ｄ・１Ｆ・１Ｇは，乙４の１文献その他の先行技術文献に開示されておらず，周知技術でもなかった。また，乙４の２文献及び乙１６文献に記載された技術は，乙４の１発明とは技術分野・解決課題・技術的思想が全く異なり，乙４の１発明に同技術を組み合わせる動機付けもなかった。以上は，乙４の１発明の代わりに，本件出願１がされた日より前の平成５年６月１５日に頒布された刊行物である特開平５－１４９８５３号公報（乙２２の１文献）に記載された発明（乙２２の１発明）を主引例とした場合も，同様である。
また，本件発明１の構成要件１Ａ・１Ｂ・１Ｃ・１Ｄは，本件出願１がされた日より前の昭和４０年２月２７日に頒布された刊行物である実公昭４０－６７１７号公報（乙２２の２文献）には開示されていなかった。
さらに，本件発明１の構成要件１Ａ・１Ｂ・１Ｃ・１Ｆ１は，本件出願１がされた日より前の昭和４９年５月２０日に頒布された刊行物である特公昭４９－１９８３０号公報（乙２２の３文献）には開示されていなかった。以上によると，本件発明１は，新規性及び進歩性を有し，特許法２９条所定の特許要件を満たしていた。
なお，本件発明１は，同法２９条の２所定の特許要件も満たしていた。
(ｲ)本件発明２について
ａ本件発明２は，産業上利用することができる発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの）である。
そして，本件発明２の構成要件２Ａは，本件出願２がされた日より前の平成１３年２月９日に頒布された刊行物である特開２００１－３３３７１号公報（乙４の３文献）に開示されていたものの，構成要件２Ｂ・２Ｃ・２Ｅ・２Ｇ・２Ｉ・２Ｋは，乙４の３文献その他の先行技術文献に開示されておらず，周知技術でもなかった。また，構成要件２Ｇは，単なる設計事項ではない上，乙１７の１文献，乙１８の２文献及び乙１９文献に記載された技術とは技術思想が異なるから，当業者が容易に想到し得るものではなかった。
以上によると，本件発明２は，新規性及び進歩性を有し，特許法２９条所定の特許要件を満たしていた。
ｂ本件発明２の構成要件２Ａは，本件出願２がされた日より前の他の特許出願であって本件出願２より後に公開された特願２００１－１３６１０２号の願書に最初に添付した明細書及び図面（特開２００２－３３３３９２号公報〔乙２３の１〕参照）に開示されていたものの，構成要件２Ｂ・２Ｃは，開示されていなかった。したがって，本件発明２は，上記他の出願の願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一の発明ではなく，特許法２９条の２所定の特許要件を満たしていた。
(ｳ)本件発明３について
本件発明３は，産業上利用することができる発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの）である。
そして，本件発明３の構成要件３Ａ・３Ｂは，本件出願３がされた日より前の平成１３年２月１６日に頒布された刊行物である特開２００１－４１８７０号公報（乙４の８文献）に開示されていたものの，構成要件３Ｃ・３Ｄ・３Ｆ・３Ｉは，乙４の８文献その他の先行技術文献に開示されておらず，周知技術でもなかった。また，乙４の９文献，乙４の１０文献，乙１０文献及び乙２１文献に記載された技術は，乙４の８発明とは技術分野・解決課題・技術的思想が全く異なり，乙４の８発明に同技術を組み合わせる動機付けもなかった。
また，本件発明３の構成要件３Ａ・３Ｂは，本件出願３がされた日より前の平成１４年６月１４日に頒布された刊行物である特開２００２－１６８７４３号公報（乙２４の３文献）に開示されていたとしても，構成要件３Ｃ・３Ｄ・３Ｆ・３Ｉは，乙２４の３文献その他の先行技術文献に開示されておらず，周知技術でもなかった。
以上によると，本件発明３は，新規性及び進歩性を有し，特許法２９条所定の特許要件を満たしていた。
なお，本件発明３は，同法２９条の２所定の特許要件も満たしていた。
(ｴ)本件発明４について
ａ本件発明４は，産業上利用することができる発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの）である。


そして，本件発明４－１の構成要件４Ａ・４Ｂ・４Ｃ及び本件発明４－４の構成要件４Ｉ・４Ｊ・４Ｋはいずれも，本件出願４がされた日より前の昭和５２年１１月７日に頒布された刊行物である特開昭５２－１３２８８８号公報（乙２５の１文献）には開示されていなかった。
したがって，本件発明４－１及び本件発明４－４は，乙２５の１発明と同一の発明ではなく，本件発明４は，新規性を有し，特許法２９条１項所定の特許要件を満たしていた。
ｂ本件発明４の構成要件４Ａ・４Ｉは，本件出願４がされた日より前の平成４年８月５日に頒布された刊行物である特開平４－２１５０３９号公報（乙４の１５文献）に開示されていたものの，構成要件４Ｂ・４Ｃ・４Ｇ・４Ｊ・４Ｋ・４Ｍ・４Ｏ・４Ｑ・４Ｒは，乙４の１５文献その他の先行技術文献に開示されておらず，周知技術でもなかった。また，乙４の１５発明に乙４の４文献，乙４の５文献，乙４の６文献及び乙４の７文献に記載された技術を組み合わせる動機付けもなかった。
したがって，本件発明４は，進歩性を有し，特許法２９条２項所定の特許要件を満たしていた。
なお，本件発明４は，同法２９条の２所定の特許要件も満たしていた。
イ出願要件の具備
本件各出願は，特許法３６条ないし３８条所定の出願要件を満たしていた。
ウ補正の可能性（予備的主張）
(ｱ)本件発明２について
仮に，本件出願２について特許庁審査官から拒絶理由通知が発せられた場合には，本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項１を，「供試体に垂直荷重を加えながら水平振動を付加する加振装置のスライド機構において，加圧状態にある供試体下部で水平移動するスライダのスライド機構を，ベースまたはスライダの少なくとも一方の摺動面に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，他方の面は少なくとも注油口が開口した潤滑面とし，双方の注油口にはそれぞれ圧油供給源を備えて成り，両者間の摺動面に油膜を形成することを特徴とする加振装置のスライド機構。」（下線部が補正箇所）と補正することにより，拒絶理由を解消することができた（この補正後の本件出願２に係る特許請求の範囲の請求項１記載の発明の構成要件を分説すると，別紙補正目録記載１のとおりである。）。
この補正は，特許法１７条以下で規定されている補正要件を満たしており，同補正をすれば，本件出願２が特許査定される蓋然性は一層高いものとなる。
(ｲ)本件発明３について
仮に，本件出願３について特許庁審査官から拒絶理由通知が発せられた場合には，本件出願３に係る特許請求の範囲の請求項３を削除した上，同請求項１を，「加圧状態にある試験片に加圧方向と交差する方向にアクチュエータにより振動させる多軸試験機であって，前記アクチュエータを油圧シリンダ機構により構成し，当該油圧シリンダ機構の両油室に圧油を供給可能な両吐出型斜板ポンプを接続し，この斜板ポンプの駆動モータとともに，斜板切り替え操作ユニットにより吐出流路方向を切り替え可能としてなる多軸試験機において，前記斜板切り替え操作ユニットは斜板操作用油圧シリンダ機構を用い，当該斜板操作用油圧シリンダ機構の両油室にモータ駆動の両吐出型ポンプを接続して斜板切り替えを可能としてなることを特徴とする多軸試験機。」（下線部が補正箇所）と補正することにより，拒絶理由を解消することができた（この補正後の本件出願３に係る特許請求の範囲の請求項１記載の発明の構成要件を分説すると，別紙補正目録記載２のとおりである。）。この補正は，特許法１７条以下で規定されている補正要件を満たしており，同補正をすれば，本件出願３が特許査定される蓋然性は一層高いものとなる。
エ小括
以上によれば，本件各出願について審査請求期間内に出願審査請求がされていれば，いずれについても特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があったといえる。
【被告の主張】
ア新規性若しくは進歩性の欠如又は拡大先願違反
(ｱ)本件発明１について
本件発明１はいずれも，乙４の１発明又は乙２２の１発明に，乙４の２文献，乙１６文献，乙２１の２文献，乙２２の２文献，乙２２の３文献及び乙２２の４文献に記載された技術ないし周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができた。
また，本件発明１はいずれも，乙２２の２発明又は乙２２の３発明に，乙４の２文献に記載された技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができた。
したがって，本件発明１は，進歩性を欠いていた。
(ｲ)本件発明２について
ａ本件発明２はいずれも，乙４の３発明に，乙４の４文献，乙４の５文献，乙４の６文献，乙４の７文献，乙１７文献，乙１８文献，乙１９文献，乙２０文献，乙２３の２文献，乙２３の３文献，乙２３の４文献及び乙４０文献に記載された技術ないし周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができた。
したがって，本件発明２は，進歩性を欠いていた。
ｂ本件発明２－１は，先願発明と実質的に同一の発明であった。そして，本件発明２－１の発明者は先願発明の発明者と同一の者ではなく，本件出願２がされた時にその出願人が先願発明に係る特許出願の出願人と同一の者でもなかったから，本件発明２－１は，特許法２９条の２により，特許を受けることができなかった。
(ｳ)本件発明３について
本件発明３はいずれも，乙４の８発明又は乙２４の３発明に，乙４の９文献，乙４の１０文献，乙４の１１文献，乙４の１２文献，乙４の１３文献，乙４の１４文献，乙１０文献，乙２１文献及び乙２４の２文献に記載された技術ないし周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができた。したがって，本件発明３は，進歩性を欠いていた。
(ｴ)本件発明４について
ａ本件発明４－１及び本件発明４－４はいずれも，乙２５の１発明と同一の発明であり，新規性を欠いていた。
ｂ本件発明４はいずれも，乙４の１５発明に，乙４の４文献，乙４の５文献，乙４の６文献及び乙４の７文献に記載された技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができた。


また，本件発明４はいずれも，乙２５の１発明に，乙４の７文献，乙１７の１文献，乙１７の２文献，乙１７の３文献，乙１８文献，乙１９文献及び乙２５の２文献に記載された技術ないし周知技術を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができた。
したがって，本件発明４は，進歩性を欠いていた。
イ補正について
前記原告の主張ウの各補正がされたとしても，前記ア(ｲ)・(ｳ)の特許要件欠如は完全には解消されない。
ウ小括
以上によれば，①本件発明４－１及び４－４は，特許法２９条１項３号により，いずれも特許を受けることができないものであり，②本件各発明は，同法２９条２項により，いずれも特許を受けることができないものであり，③本件発明２－１は，同法２９条の２により，特許を受けることができないものであった。したがって，本件各出願について審査請求期間内に出願審査請求がされていたとしても特許権の設定登録を受けることができた蓋然性はなかった。
(3)争点３（消滅時効の中断等）について
【被告の主張】
ア本件各請求権のうち，債務不履行に基づく損害賠償請求権については，原告が本件各出願の審査請求期間の末日と主張する平成１７年１２月１７日の５年後である平成２２年１２月１７日の経過により，商法５２２条の時効が完成した結果，消滅した。
また，不法行為に基づく損害賠償請求権については，原告は，遅くとも平成１８年７月６日までに損害及び加害者を知ったものであるから，平成２１年７月６日の経過により，民法７２４条前段の時効が完成した結果，消滅した。イ後記原告の主張アについては，被告は，当時，株式会社ブリヂストン（以下「ブリヂストン」という。）に納品した製品の整備等について原告の協力を得る必要があったことから，原告に金員の支払等をしたものであって，原告に対する損害賠償債務を承認したことはないから，時効は中断していない。また，後記原告の主張イについては，被告は，本件調停において，円満な解決を目指す上で，法的な主張を控えた部分があるほか，損害賠償責任を認めていたものではないから，本件訴訟における消滅時効の援用が信義則に反するということはない。
【原告の主張】
ア被告は，原告に対し，本件各請求に関し，平成１８年７月２１日や平成１９年８月２９日に自らの責任を認めた上，平成２０年３月１７日，平成２１年１月３０日及び平成２２年１月２５日に損害賠償債務の一部を弁済するなど，債務の承認をした。したがって，少なくとも同日に，本件各請求権の消滅時効は中断（民法１４７条３号）したものである。
イまた，被告は，平成２３年１月頃から，原告との間で，本件各請求に係る損害賠償額及び支払方法について継続的に協議を重ね，平成２４年７月２３日には，その損害賠償金として９００万円の支払を申し出た。さらに，被告は，本件調停において，自らが原告に対し損害賠償債務を負うことを争っていなかった。それにもかかわらず被告が本件訴訟になってから本件各請求権の消滅時効を援用することは，信義則に反し，許されない。
第３当裁判所の判断
１争点１（債務不履行又は不法行為の成否）について(1)前記前提事実によると，①原告と被告は，平成１４年１１月２６日，「被告は，本件各発明の特許出願の手続，登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続を行う。」旨の約定（２条１項本文）を含む本件契約を締結したこと，②被告は，本件各出願後審査請求期間内に，本件各出願に係る出願審査請求の手続を行わなかったこと，③その結果，原告は，本件各発明について特許を受ける権利を失ったことが認められる。
上記①によれば，被告が，原告に対し，本件契約に基づき，本件各発明について出願後審査請求期間内に出願審査請求の手続を行う債務を負っていたことは明らかであり，上記②は，被告が同債務を履行しなかったことを示している。したがって，被告は，原告に対し，上記の債務不履行による損害賠償責任を負うというほかはない。
(2)これに対し，被告は，本件各出願に係る出願審査請求がされなかったことについては，原告に直接意向確認をしないまま出願審査請求を行わない旨判断した本件特許事務所のＡⅱ弁理士に責任がある旨主張し，被告にはその責任がないかのように主張する。
しかしながら，弁論の全趣旨によれば，被告は，本件特許事務所のＡⅱ弁理士に対し，本件各発明の出願に関する手続を委任していたことが認められるところ，前記(1)で説示したとおり，原被告間においては，あくまで被告が原告に対して出願審査請求の手続を行う債務を負っていたのであるから，Ａⅱ弁理士は，被告の原告に対する同債務に関しては，被告の履行補助者に当たるというべきである。そうすると，Ａⅱ弁理士の故意・過失は，原告との関係では，信義則上，被告の帰責事由と同視されるから，被告の上記主張は採用することができない。
２争点２（特許権取得の蓋然性）について
(1)本件出願１に係る特許権取得の蓋然性について
ア本件発明１について
前記前提事実並びに証拠（甲１の１）及び弁論の全趣旨によると，本件明細書１の記載内容は，別紙特開２００４－１５０９８５号公報（甲１の１）の【特許請求の範囲】，【発明の詳細な説明】，【図１】ないし【図４】等記載のとおりであったと認められる。


本件発明１の技術分野は，「一方向の加圧力を供試体に付加しつつさらに同方向の加振を加える加圧加振試験機」に関する（段落【０００１】）。発明が解決しようとする課題としては，従前の加圧加振試験機による加圧加振では，モータ及びポンプが，定加圧分の圧力と加振加圧分の圧力を加減算した圧力を加えることができる出力のものでなければならず，加圧加振試験機の作動中，常に大出力のまま運転されることになるため，多大なランニングコストがかかるという問題があった（段落【０００７】【０００８】）。本件発明１は，上記課題を解決し，長時間のランニングコストを比較的安価に抑えることが可能な加圧加振試験機を提供するため，「加圧状態にある供試体に加圧方向と同方向の振動を加える加圧加振試験機において，加圧用液圧シリンダ機構の加圧室に定加圧を導入する加圧部を接続するとともに加振用液圧シリンダ機構を有する加振部を接続し，前記加振用液圧シリンダ機構はピストンロッドを共通にする複シリンダ構成をなし，各シリンダのロッド側液室には前記定加圧部による加圧力並びにこれと平衡する圧力を導入しつつヘッド側液室に加振液圧を導入して前記加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにしたこと」を特徴とし，「前記加振用液圧シリンダ機構の各ロッド側液室の一方には加圧用液圧シリンダ機構の加圧室を接続するとともに他方にはアキュームレータを接続し，これら加圧室とアキュームレータとを開閉弁を介して接続してなり，前記加振用液圧シリンダ機構の各ヘッド側液室には両吐出型ポンプを接続して閉回路内にて圧液の往復通流による加振ができるように構成」したものである（段落【０００９】【００１０】）。
イ乙４の１発明を主引例とする進歩性の検討
(ｱ)乙４の１発明について
前記前提事実及び証拠（乙４の１）によると，本件出願１がされた日（平成１４年１０月３１日）に先立つ平成１１年２月２日に頒布された刊行物である特開平１１－３０５７６号公報（乙４の１文献）には，材料試験機の技術分野に関し（段落【０００１】），乙４の１発明として，「静的荷重を油圧式アクチュエータを介して試験体に負荷し，動的荷重を電磁力式アクチュエータを介して静的負荷に重畳させて負荷することを特徴とする材料試験機」が開示されていたこと（【要約】の【課題】，【特許請求の範囲】の【請求項１】，【発明の詳細な説明】の段落【０００３】【０００７】）が認められる。
(ｲ)本件発明１－１について
ａ本件発明１－１と乙４の１発明との対比
(a)一致点
前記(ｱ)の認定事実に弁論の全趣旨を総合すると，①乙４の１発明の「試験体」は本件発明１－１の構成要件１Ａの「供試体」に，②乙４の１発明の「静的荷重の負荷」は本件発明１－１の構成要件１Ａの「加圧状態」ないし構成要件１Ｂの「定加圧」に，③乙４の１発明の「油圧式アクチュエータを介して」は本件発明１－１の構成要件１Ｂの「加圧用液圧シリンダ機構の加圧室に加圧部を接続」に，④乙４の１発明の「動的荷重の重畳負荷」は本件発明１－１の構成要件１Ａの「加圧方向と同方向の振動」に，それぞれ相当するものと認められる。そうすると，本件発明１－１と乙４の１発明とは，「加圧状態にある供試体に加圧方向と同方向の振動を加える加圧加振試験機」である点（構成要件１Ａ・１Ｅ）及び「加圧用液圧シリンダ機構の加圧室に定加圧を導入する加圧部を接続する」点（構成要件１Ｂ）において一致しているというべきである。
(b)相違点
本件発明１－１では，加振装置については，「加振用液圧シリンダ機構」によるものである（構成要件１Ｃ・１Ｄ）のに対し，乙４の１発明では，加振装置については，「電磁力式アクチュエータ」によるものであり，加振用液圧シリンダ機構を有しない点において，両発明は相違している。
ｂ本件発明１－１と乙４の１発明との相違点に関する検討
(a)構成要件１Ｄ２について


α乙４の２文献の【図２】，【図３】及び【図５】には，ピストンロッドを共通にする複シリンダ構成の油圧アクチュエータが開示されているものと認められるが，これを乙４の１発明に適用しても，乙４の１発明において電磁力式アクチュエータに代えて油圧式複シリンダ構成アクチュエータを取り付けたものとなるにすぎず，乙４の１発明の定加圧用の油圧機構の加圧室と上記油圧式複シリンダ構成アクチュエータのロッド側油室とを接続するような技術事項を取り入れることを容易想到とする根拠は見当たらないから，乙４の１発明における定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を上記油圧式複シリンダ構成アクチュエータの液室に導入することを想到することが容易であったとはいえない。なお，被告は，①乙４の２文献の【請求項６】には，装置の一用途として「試験機」が挙げられ，段落【００１１】には，油圧振動子として「多くの機械や駆動作業に使用可能な駆動モジュールとして設計」との記載があることから，上記油圧式複シリンダ構成アクチュエータを部品として，そのシリンダチャンバ１４・１５（２つのシリンダの各ヘッド側液室）を別の定加圧部に接続して「加圧力並びにこれと平衡する圧力」を導入し，構成要件１Ｄ２の構成を採用することは，当業者であれば容易に想到し得たとか，②乙４の２文献の段落【００４３】には，「加圧用圧力に加えて，中立位置も当然この装置により設定することができる。中立位置とは，蓄圧器８，９の圧力が中立化されるピストンロッド２２の位置のことを意味する。」との記載により，上記構成と類似の構成が開示されており，同段落に「蓄圧器８，９の加圧用圧力はこのように変更することが可能である。弁２３，２４はこの場合，他の独立した圧力源により供給することも可能である。」との記載があることから，「蓄圧器による」加圧力の導入を「定加圧部（他の独立した圧力源）による」に置き換えて構成要件１Ｄ２の構成とすることに困難性はなかった，③油圧の基本回路の一つとして「増圧回路」というものが存在し，アクチュエータのシリンダの油室に増圧器（増圧シリンダ）の高圧側の油室を管路で接続して増加作用を行わせるということは，乙１６文献及び乙２１の２文献の記載内容に照らし，周知技術であったから，乙４の１発明の定加圧用アクチュエータのシリンダの油室と乙４の２文献に記載された油圧式複シリンダ構成アクチュエータ（油圧振動子）の油室とを接続することは，当業者であれば容易に想到し得た旨主張する。しかしながら，上記①のような抽象的な記載のみでは，乙４の１発明における定加圧部と上記油圧式複シリンダ構成アクチュエータの液室とを接続し同定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を同液室に導入することには到底結び付かない。上記②の点については，本件発明１－１や乙４の１発明が，大きな静的荷重を印加する中で，当該静的荷重と同方向に動的な荷重を重畳して印加する油圧装置に関するのに対し，乙４の２発明は同じく油圧装置に関するものの，動的荷重のみを出力する装置についてのものであり，動的荷重としての往復運動のストローク数（往復動の回数）を高めるに当たって慣性による又は弁部における損失を低減することを目的とするものであって，技術の適用対象となる機構が相違し，それにともなう課題の認識も相違する。なるほど乙４の２発明では複シリンダ構成を採用し，その対称する液室対にそれぞれ蓄圧器を接続して平衡する圧力の導入も行っているが，これはあくまで動的荷重を出力すべく他の液室対に対する動的油圧の印加により動かされた複シリンダのロッドを自発的に復帰させ，さらには共振を生起させるために導入されているものであって，むしろ動的荷重を助力し，又はその主力となるべく印加されているものであり，本件発明１－１や乙４の１発明における静的荷重のように，動的荷重に重畳される静的荷重として外部出力されるためのものでも，重畳されるべき静的荷重を動的荷重発生機においてバランスさせるためのものでもない。したがって，被告主張のように「蓄圧器」を「定加圧部」に置き換える動機付けはない。上記③については，「増圧回路」が周知であったとしても，増圧器の油室とアクチュエータの油室とをどのように接続し，その際，乙４の２文献に記載された装置における蓄圧器（アキュムレータ）及びこれを利用した駆動原理をどのように維持又は変更することになるのかなどの点については，乙１６文献及び乙２１の２文献を含む先行技術文献には開示がなく，また，自明でもないから，当業者であっても，乙４の１発明に乙４の２文献記載の技術を組み合わせて構成要件１Ｄ２の構成を容易に想到し得たということはできない。したがって，被告の上記各主張はいずれも採用することができない。
βなお，乙２２の４文献には，岩盤グラウトの施工装置の技術分野に関し，「グラウト材を所定の注入圧力で圧送しながら，油圧サーボアクチュエータと容積型ポンプとからなる脈動圧発生ポンプによって脈動圧力を発生させ，注入圧力に脈動圧力を重畳的に付加する」技術が開示されているが（【請求項３】，段落【０００１】【００１６】，【図１】【図２】等），加振液圧は複シリンダを構成する一方のシリンダのロッド側とヘッド側とに印加されており，注入圧力を複シリンダの２つの液室間で平衡させる構成も有していないことから（【図１】【図２】），仮にこの技術を乙４の１発明に組み合わせても，構成要件１Ｄ２の構成には到達しない。
γ他に，乙４の１発明に組み合わせて構成要件１Ｄ２に至るような副引例となる証拠は見当たらない。
そして，本件全証拠によっても，本件出願１前に，構成要件１Ｄ２の構成が周知であったとはうかがわれない。
δそうすると，乙４の１発明において，加振用液圧シリンダ機構の「各シリンダのロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入する」構成（構成要件１Ｄ２）とすることは，本件出願１前に，当業者が容易に想到し得たものということはできない。
(b)構成要件１Ｄ３ａについて
乙４の２文献に記載された装置においては，加振液圧が導入される油圧式複シリンダ構成アクチュエータの液室は，ロッド側液室であるが（【図２】【図３】【図５】等），これをヘッド側液室とすることを容易想到とする根拠はないから，乙４の１発明に乙４の２文献に記載された技術（上記装置）を適用しても，加振用液圧シリンダ機構の各シリンダの「ヘッド側液室に加振液圧を導入」すること（構成要件１Ｄ３ａ）は，本件出願１前に，当業者が容易に想到し得たものということはできない。
(c)構成要件１Ｄ３ｂについて


本件明細書１の段落【０００９】，【００１０】，【００１８】等に照らすと，構成要件１Ｄ３ｂの「加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」という構成は，加振用複シリンダ機構の双方のシリンダの各ロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入することで両者を平衡状態にすることが前提となる作用効果を機能的に表したものと解される。そうすると，前記(a)のとおり，構成要件１Ｄ２が容易想到でない以上，構成要件１Ｄ３ｂについても，本件出願１前に，当業者が容易に想到し得たものということはできない。
ｃ小括
以上によると，本件発明１－１は，本件出願１前に，乙４の１発明及び上述した公知技術ないし周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
(ｳ)本件発明１－２について
本件発明１－２は，本件発明１－１の構成要件に加え，構成要件１Ｆ・１Ｇを付加したものであるから，構成要件１Ｄ２・１Ｄ３ａ・１Ｄ３ｂについて前記(ｲ)で説示したところからすると，本件出願１前に，乙４の１発明及び上述した公知技術ないし周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
ウ乙２２の１発明を主引例とする進歩性の検討
(ｱ)乙２２の１発明について
前記前提事実及び証拠（乙２２の１）によると，本件出願１がされた日（平成１４年１０月３１日）に先立つ平成５年６月１５日に頒布された刊行物である特開平５－１４９８５３号公報（乙２２の１文献）には，材料試験機の載荷制御方法及び装置の技術分野に関し（段落【０００１】），乙２２の１発明として，「大きな静的荷重を主アクチュエータ（電気－油圧サーボ弁と油圧シリンダ等を適宜用いたアクチュエータを含む。）によって供試体に載荷し，動的荷重を副アクチュエータ（電気－油圧サーボ弁と油圧シリンダ等を適宜用いたアクチュエータを含む。）によって静的負荷に重畳させて負荷することを特徴とする材料試験機」が開示されていたこと（【要約】の【目的】【課題】，【特許請求の範囲】の【請求項１】【請求項２】，【発明の詳細な説明】の段落【０００５】【０００８】）が認められる。
(ｲ)本件発明１－１について
ａ本件発明１－１と乙２２の１発明との対比
(a)一致点
前記(ｱ)の認定事実に弁論の全趣旨を総合すると，①乙２２の１発明の「静的荷重の載荷」は本件発明１－１の構成要件１Ａの「加圧状態」ないし構成要件１Ｂの「定加圧」に，②乙２２の１発明の「電気－油圧サーボ弁と油圧シリンダ等を適宜用いた主アクチュエータによって」は本件発明１－１の構成要件１Ｂの「加圧用液圧シリンダ機構の加圧室に加圧部を接続」に，③乙２２の１発明の「動的荷重の重畳負荷」は本件発明１－１の構成要件１Ａの「加圧方向と同方向の振動」に，④乙２２の１発明の「電気－油圧サーボ弁と油圧シリンダ等を適宜用いた副アクチュエータによって」は本件発明１－１の構成要件１Ｃの「加振用液圧シリンダ機構を有する加振部を接続」に，それぞれ相当するものと認められる。そうすると，本件発明１－１と乙２２の１発明とは，「加圧状態にある供試体に加圧方向と同方向の振動を加える加圧加振試験機」である点（構成要件１Ａ・１Ｅ）及び「加圧用液圧シリンダ機構の加圧室に定加圧を導入する加圧部を接続するとともに振用液圧シリンダ機構を有する加振部を接続」する点（構成要件１Ｂ・１Ｃ）において一致しているというべきである。
(b)相違点
本件発明１－１では，加振用液圧シリンダ機構が，「ピストンロッドを共通にする複シリンダ構成をなし，各シリンダのロッド側液室には前記定加圧部による加圧力並びにこれと平衡する圧力を導入しつつヘッド側液室に加振液圧を導入して前記加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」ものである（構成要件１Ｄ）のに対し，乙２２の１発明は，副アクチュエータがそのような構成を有していない点で，両発明は相違している。
ｂ本件発明１－１と乙２２の１発明との相違点に関する検討乙２２の１発明に乙４の２文献に記載された技術（装置）を適用しても，加振用液圧シリンダ機構の「各シリンダのロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入しつつ」「ヘッド側液室に加振液圧を導入して」「加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」構成とすること（構成要件１Ｄ２，１Ｄ３ａ及び１Ｄ３ｂ）には至らない。
前記イ(ｲ)ｂで説示したところからすれば，乙２２の１発明において，副アクチュエータを上記構成とすることは，本件出願１前に，当業者が容易に想到し得たものということはできない。
ｃ小括
したがって，本件発明１－１は，本件出願１前に，乙２２の１発明及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
(ｳ)本件発明１－２について
本件発明１－２は，乙２２の３発明とは構成要件１Ｆ１の構成の有無という点においても相違するが，この点について検討するまでもなく，本件発明１－２が本件発明１－１の構成要件に加え，構成要件１Ｆ・１Ｇを付加したものであるから，前記(ｲ)で説示したところからすると，本件出願１前に，乙２２の１発明及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
エ乙２２の２発明を主引例とする進歩性の検討
(ｱ)乙２２の２発明について
前記前提事実及び証拠（乙２２の２）によると，本件出願１がされた日（平成１４年１０月３１日）に先立つ昭和４０年２月２７日に頒布された刊行物である実公昭４０－６７１７号公報（乙２２の２文献）には，油圧式疲労試験機の脈動発生装置の技術分野に関し，乙２２の２発明として，「シリンダ内に大ピストンと大ピストン内に嵌合出入可能の小ピストンとを納置してなる，脈動発生容量を随意に切替可能な脈動発生装置を有する油圧式疲労試験機」が開示されていたことが認められる。
(ｲ)本件発明１－１について
ａ本件発明１－１と乙２２の２発明との対比
(a)一致点


前記(ｱ)の認定事実に弁論の全趣旨を総合すると，乙２２の２発明の「脈動発生装置を有する疲労試験機」は，本件発明１－１の構成要件１Ａ・１Ｅの「加振試験機」に相当するものと認められる。
そうすると，本件発明１－１と乙２２の２発明とは，「供試体に振動を加える加振試験機」（構成要件１Ａ・１Ｅ）である点及び「加振用液圧シリンダ機構を有する加振部」（構成要件１Ｃ）を有する点において一致しているというべきである。
(b)相違点
本件発明１－１は，定加圧部がある加圧加振試験機である（構成要件１Ａ・１Ｂ・１Ｄ２・１Ｅ）のに対し，乙２２の２発明は，定加圧部がない加振機である点において，両発明は相違している。
ｂ本件発明１－１と乙２２の２発明との相違点に関する検討乙２２の２発明は，本件発明１－１とは定加圧部の有無という点で根本的に相違しており，「定加圧分の圧力と加振加圧分の圧力を加減算した圧力を加えられなければならず，出力が大きくなる」といった本件発明１－１の課題も全く共有していない。そして，この相違は周知・自明の技術事項ではなく，他に乙２２の１発明と組み合わせて上記相違を補う副引例となる証拠も見当たらない。また，仮に前記相違を構成上埋める副引例が存在したとしても，上記前提構成の根本的な相違や課題の相違から，そうした副引例を組み合わせる動機付けを欠く。したがって，乙２２の２発明に基づいて上記相違点に係る本件発明１－１の構成を容易に想到することはできないというほかはない。
ｃ小括
したがって，本件発明１－１は，本件出願１前に，乙２２の２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
(ｳ)本件発明１－２について
本件発明１－２は，本件発明１－１の構成要件に加え，構成要件１Ｆ・１Ｇを付加したものであるから，前記(ｲ)で説示したところからすると，本件出願１前に，乙２２の２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
オ乙２２の３発明を主引例とする進歩性の検討
(ｱ)乙２２の３発明について
前記前提事実及び証拠（乙２２の３）によると，本件出願１がされた日（平成１４年１０月３１日）に先立つ昭和４９年５月２０日に頒布された刊行物である特公昭４９－１９８３０号公報（乙２２の３文献）には，液圧式疲労試験機等の脈動液圧発生装置の技術分野に関し，乙２２の３発明として，「試験片に，ポンプで発生し定荷重装置を経て引っ張りシリンダに供給される引っ張り液圧と，ポンプで発生し定荷重装置を経て圧縮シリンダに供給される圧縮液圧との合力による一定荷重と，当該一定荷重に重畳させて振動荷重を与えるように，引っ張りシリンダに脈動液圧発生装置を連通させて，当該脈動液圧発生装置において正弦波脈動液圧を発生させて振動荷重を与える油圧式疲労試験機」が開示されていたことが認められる。
(ｲ)本件発明１－１について
ａ本件発明１－１と乙２２の３発明との対比
(a)一致点
前記(ｱ)の認定事実に弁論の全趣旨を総合すると，乙２２の３発明の「引っ張りシリンダ」及び「圧縮シリンダ」は本件発明１－１の構成要件１Ｂの「加圧用液圧シリンダ機構」に，乙２２の３発明の「脈動発生装置」は本件発明１－１の構成要件１Ｃの「加振用液圧シリンダ機構」に，それぞれ相当するものと認められる。そうすると，本件発明１－１と乙２２の２発明とは，「供試体に振動を加える加振試験機」（構成要件１Ａ・１Ｅ）である点，「加圧用液圧シリンダ機構」（構成要件１Ｂ）を有する点及び「加振用液圧シリンダ機構を有する加振部」（構成要件１Ｃ）を有する点において一致しているというべきである。
(b)相違点１
乙２２の３文献によると，乙２２の３発明は，定加圧手段を備えてはいるが，試験片には，引っ張りシリンダに供給される定圧と圧縮シリンダに供給される定圧との差分である，ゼロ圧を中心とした上下等振幅の振動圧しか印加されないこと（第３図，第４図）から，両シリンダに供給される定圧がほぼ等しいとみられ，両定圧が等しい場合には，試験片には，引っ張り・圧縮いずれの方向にも定圧が印加されないことになる。この点，乙２２の３文献には，「大きい不平衡部分がなく」との記載もある（１欄１９行）。
そうすると，本件発明１－１は，供試体が加圧状態にある（構成要件１Ａ）のに対し，乙２２の３発明は，そのような特定がされていない点において，両発明は相違している。
(c)相違点２
本件発明１－１は，加振用液圧シリンダ機構が，「ピストンロッドを共通にする複シリンダ構成をなし，各シリンダのロッド側液室には前記定加圧部による加圧力並びにこれと平衡する圧力を導入しつつヘッド側液室に加振液圧を導入して前記加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」ものである（構成要件１Ｄ）のに対し，乙２２の３発明は，脈動発生装置がそのような構成を有していない点において，両発明は相違している。
ｂ本件発明１－１と乙２２の３発明との相違点２に関する検討乙２２の３発明に乙４の２文献に記載された技術（装置）を適用しても，加振用液圧シリンダ機構の「各シリンダのロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入しつつ」「ヘッド側液室に加振液圧を導入して」「加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」構成とすること（構成要件１Ｄ２，１Ｄ３ａ及び１Ｄ３ｂ）には至らない。
前記イ(ｲ)ｂで説示したところからすれば，乙２２の３発明において，脈動発生装置を上記構成とすることが，本件出願１前に，当業者が容易に想到し得たものということはできない。
ｃ小括
したがって，前記相違点１に関して検討するまでもなく，本件発明１－１は，本件出願１前に，乙２２の３発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
(ｳ)本件発明１－２について


本件発明１－２は，乙２２の３発明とは構成要件１Ｆ１の構成の有無という点においても相違するが，この点について検討するまでもなく，本件発明１－２が本件発明１－１の構成要件に加え，構成要件１Ｆ・１Ｇを付加したものであるから，前記(ｲ)で説示したところからすると，本件出願１前に，乙２２の２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。カ本件出願１に係る特許権取得の蓋然性についての結論本件発明１が，産業上利用することができる発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの）であることは明らかである。前記イないしオで説示したところからすると，乙４の１発明，乙２２の１発明，乙２２の２発明又は乙２２の３発明を主引例として本件発明１の新規性及び進歩性を否定することはできず，他に本件発明１の新規性及び進歩性のいずれかを否定し得る公知技術は見当たらない（弁論の全趣旨）から，本件発明１は，特許法２９条所定の要件を満たしていたというべきである。
なお，弁論の全趣旨によれば，本件発明１は，特許法２９条の２，３９条所定の要件も満たしていたものと認められる。
弁論の全趣旨によれば，本件出願１は，特許法３６条ないし３８条所定の出願要件を満たしていたことが認められ，他に手続違反と目すべき点は見当たらず，同法４９条各号所定の拒絶理由があったとも認められない。以上によれば，本件発明１について審査請求期間内に出願審査請求がされていれば特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があったというべきである。
(2)本件出願２に係る特許権取得の蓋然性について
ア本件発明２について
前記前提事実並びに証拠（甲１の２）及び弁論の全趣旨によると，本件明細書２の記載内容は，別紙特開２００４－１６２８０３号公報（甲１の２）の【特許請求の範囲】，【発明の詳細な説明】，【図１】ないし【図６】等記載のとおりであったと認められる。
本件発明２の技術分野は，「垂直方向に荷重を受けながら水平方向に運動する加振装置のスライド機構」に関する（段落【０００１】）。発明が解決しようとする課題としては，従来のスライド機構では，大荷重・大震動を加える試験においてスライド機構に加えられる負担が大きく経年変化が激しいなどの問題があった（段落【０００５】）。本件発明２は，上記課題を解決し，大型多軸試験機におけるスライドテーブルの水平運動用スライド機構の寿命を長期化し，経済的な加振装置のスライド機構を提供するため，「供試体に垂直荷重を加えながら水平振動を付加する加振装置のスライド機構において，加圧状態にある供試体下部で水平移動するスライダのスライド機構を，ベースまたはスライダの少なくとも一方の摺動面に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，他方の面は少なくとも注油口が開口した潤滑面とし，双方の注油口には圧油供給源を備えて成り，両者間の摺動面に油膜を形成すること」を特徴とするものである（段落【０００６】【０００７】）。なお，本件明細書２には，本件発明２の実施形態における「加振装置のスライド機構は，スライダ５０と，当該スライダ５０の下部に位置してスライダ５０が摺動する摺動面のベース５４及び，潤滑油を吐出する圧油供給源である第１のポンプ６０と第２のポンプ６８とよりなる」ことが記載されている（段落【００１１】）。
イ乙４の３発明を主引例とする進歩性の検討
(ｱ)乙４の３発明について
前記前提事実及び証拠（乙４の３）によると，本件出願２がされた日（平成１４年１１月１３日）に先立つ平成１３年２月９日に頒布された刊行物である特開２００１－３３３７１号公報（乙４の３文献）には，「供試体に対して第１の方向に一定荷重を加えた状態で，その供試体の端部に，第１の方向に交わる第２の方向に変動荷重を加えることによって供試体のせん断試験を行う２軸材料試験機」の技術分野に関し（段落【０００１】），乙４の３発明として，「鉛直方向に一定の荷重が加えられた状態にある供試体の下端部に，同端部に装着された水平負荷治具を介して油圧アクチュエータによって水平方向への変動荷重を加える２軸材料試験機であって，前記水平負荷治具はリニア軸受等によって構成され，摺動自在に支持されている２軸材料試験機」が開示されていたこと（【請求項１】【請求項２】，段落【０００３】【００１４】）が認められる。
(ｲ)本件発明２－１について
ａ本件発明２－１と乙４の３発明との対比
(a)一致点
本件発明２－１と乙４の３発明とは，「供試体に垂直荷重を加えながら水平振動を付加する加振装置のスライド機構」である点（構成要件２Ａ・２Ｄ）において一致しているというべきである。
(b)相違点
本件発明２－１は，スライダ機構に関し，少なくとも一方の摺動面に注油口を備えた複数の凹陥部を設け（構成要件２Ｂ１），他方の面は少なくとも注油口が開口した潤滑面とし（構成要件２Ｂ２），双方の注油口には圧油供給源を備え，両者間の摺動面に油膜を形成する（構成要件２Ｃ）流体圧式のものであるのに対し，乙４の３発明は，摺動面にはリニア軸受を備え，流体圧式ではない点において，両発明は相違している。
ｂ本件発明２－１と乙４の３発明との相違点（構成要件２Ｃに係る相違点）に
関する検討


(a)乙４の４文献には，動電型加振機構において，一方の摺動面に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，単一の油圧源から当該凹陥部に圧油を供給する技術が開示されており（〔実施例〕，第２図等），乙４の５文献には，「移動する第１の部材と第１の部材を案内する第２の部材の摺動面間に潤滑液を供給し，第１の部材を第２の部材に対して半浮上させた状態で駆動する工作機械における半浮上式スライド案内機構」において，一方の摺動面に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，単一の潤滑油供給源から当該凹陥部に圧油を供給する技術が開示されている（【請求項１】，段落【０００６】，【図５】等）。また，乙４の６文献には，スライダーをガイドレールに静圧軸受により支持したスライダー装置において，一方の摺動面であるスライダーの受面に注油口を備えない凹陥部を，当該受面に対向する他方の摺動面であるガイドバーの案内面には複数の注油口を開口させ，単一の加圧流体源から当該注油口を介して凹陥部内に噴出させる技術が開示されている（〔実施例〕，第１図等）。さらに，乙４の７文献には，摺動体の案内支持装置において，一方の摺動面に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，単一又は複数の油圧ポンプから当該凹陥部に圧油を供給する技術が開示されている（【請求項１】，段落【００１８】，【図１】【図２】等）。
しかしながら，本件発明２－１では，双方の摺動面にそれぞれ注油口を備え（構成要件２Ｂ），これら双方の注油口にそれぞれ圧油供給源を備えた（構成要件２Ｃ）ものであるところ，乙４の４文献，乙４の５文献，乙４の６文献及び乙４の７文献に記載された上記各技術は，いずれも注油口及び圧油供給源が摺動面の片方の側に備えられているものしか開示されていないから，乙４の３発明に上記各技術を適用しても，本件発明２－１の上記構成要件２Ｂ・２Ｃには至らない。(b)乙１７の１文献には，スライドテーブル装置において，テーブルガイドの中心部に給気通路を形成し，この給気通路から分岐してテーブルガイドの移動テーブルの被挟持板に対向する表面に開口する給気孔を形成すると共に前記移動テーブルの被挟持板表面に前記給気孔を形成し，かつ，前記移動テーブルの被挟持板表面に前記給気孔と対向させて，該給気孔の直径より僅かに広い幅で，移動テーブルの移動ストロールと同等あるいはこれより僅かに長い長さの溝を形成し，該溝と該溝内に開口する給気孔で連通する給気通路を被挟持板内部に形成し，この給気通路と連通する給気通路を挟持板内部に形成し，さらにこの（挟持板内部の）給気通路の数個所に該給気通路から分岐して挟持板内面に開口する給気孔を形成することにより，対向する一方の摺動面には空気供給孔が開口し，他方の摺動面には空気供給孔を備えた凹陥部を設け，単一の空気供給源から前記一方の摺動面の空気供給孔を介して前記他方の摺動面側の凹陥部に空気を供給する技術が開示されている（実用新案登録請求の範囲，産業上の利用分野，実施例，第２図，第７図等）。また，乙１７の４文献には，静圧気体軸受において，対向する一方の摺動面に気体供給孔を開口し，他方の摺動面に気体供給孔を備えた凹陥部を設け，単一の空気供給源から当該凹陥部に空気を供給する技術が開示されている（段落【００１２】【００１３】【００１４】，【図３】等）。しかしながら，これらにおいては，摺動面に油膜を形成することは開示されていない上，上記装置において，流体の供給源は，摺動面の片方の側にしか設けられていない（給気はベース側からしか行われておらず，スライドテーブルないしスライド体側の内部配管にはベースから摺動面を介して給気が行われているにすぎない。）点で，構成要件２Ｃには当たらない。また，乙１７の２文献には，油静圧スライドテーブルにおいて，摺動面の一方に複数の注油口を，他方に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，単一の静圧油供給源から当該凹陥部に圧油を供給する技術が開示されており（特許請求の範囲，実施例，第１図等），乙１７の３文献にも，静圧スライドテーブル装置において，摺動面の一方複数の注油口を，他方に注油口を備えた複数の凹陥部を設け，単一の潤滑油供給源から当該凹陥部に圧油を供給する技術が開示されている（段落【００３１】【００３７】【００３８】，【図１】【図３】等）。しかしながら，これらの装置においても，圧油供給源は，摺動面の片方の側にしか備えられていない（油はベース側からしか供給されていない。スライドテーブル側にも油配管があるが，そこに流れる油はベース側から摺動面を介して供給されるものである。）点で，構成要件２Ｃには当たらない。
なお，構成要件２Ｃの「圧油供給源」とは，単なる「油供給源」ではなく，「圧油供給源」であって，「潤滑油を吐出する」もの（例えば，「ポンプ」がこれに当たる。）とされていること（本件明細書２の段落【００１１】）などに照らすと，能動的に圧油を加圧供給する手段を意味し，摺動面の相手側から加圧供給された流体を吸入して自らの内部配管を通じて摺動面の他部へ供給するような受動的な供給手段は含まないと解するのが相当である。
もっとも，被告は，双方の摺動面に圧油供給源を設ける点について，そのような構成を採っても，摺動面の片方の側のみに圧油供給源を設ける場合と比べて，特有の作用効果はなく，設計的事項にすぎない旨主張する。しかしながら，油圧軸受は，摺動面両面の表面構造及び油圧供給機構により軸受としての機能や特性が定まるものであるから，双方の摺動面に圧油供給源を設けるか摺動面の片方の側のみに圧油供給源を設けるかの違いによって，軸受としての機能・特性は異なるといわざるを得ず，具体的にどのような構成にするかによってその作用効果が全く変わらないと断言することはできない。したがって，双方の摺動面に注油口及び圧油供給源を設けることについて，単なる冗長な構成であるとか設計的事項であるということはできず，被告の上記主張は採用することができない（なお，注油口及び圧油供給源を双方の摺動面に設けた装置が，一方の摺動面のみに設けた装置に比べて，事業に活用する上での有用性が乏しければ，それは，特許権の価値，ひいては本件の損害額には影響し得ると考えられるが，この点は，本中間判決後，損害賠償額の審理に際して検討するべき問題である。）。
以上によると，乙４の３発明に乙１７の１文献，乙１７の２文献，乙１７の３文献及び乙１７の４文献に記載された上記各技術を適用しても，本件発明２－１の上記構成要件２Ｃには至らない。


(c)乙２０の１文献には，第１の方向で加振しながら同方向と直角な第２の方向で加振する多自由度振動試験機における油圧式のスライド機構が開示されており（特許請求の範囲１，４欄４４行ないし５欄３行，第１図，第２図等），乙２０ののスラ   イド機   構が開   示され   ている   （【請   求項１   】，段   落【０   ０１０   】，【   図１】）。また，乙２３の２文献にも，２次元振動試験機における油圧式のスライド機構が開示されている（発明の詳細な説明，第２図，第３図）。しかしながら，上記各装置において，圧油供給源（油圧源）は，摺動面の片方の側にしか備えられていない点で，構成要件２Ｃには当たらない。したがって，乙４の３発明に乙２０の１文献，乙２０の２文献及び乙２３の２文献に記載された上記各技術を適用しても，本件発明２－１の上記構成要件２Ｃには至らない。
(d)乙２３の３文献には，切削機，研削機等の工作機械や精密測定器に用いるエアースライダーの技術分野に関し，２つのエアーホースにより，スライダー本体とガイド（ベース）の双方に圧搾空気を供給する技術が開示されている（産業上の利用分野，実施例，第１図，第２図等）。しかしながら，この技術は，注油口及び圧油供給源を備えて摺動面に油膜を形成することが開示されていないから，これ自体，構成要件２Ｃには当たらないし，乙４の３発明とは技術分野が異なるため，これに組み合わせる動機付けもない。
また，乙２３の４文献には，偏心軸に関し，回転軸と円筒状軸受との間に，回転軸内の供給孔及び軸受内の供給孔の双方から圧力油を供給する技術が開示されているが（特許請求の範囲，２頁右下欄，３頁左上欄，第５図等），回転軸と円筒状軸受との間に圧力油を供給することは，水平移動するスライダとこれと平行する位置で対向するベースとの間の摺動面に圧油を供給して油膜を形成することとは異なる上，乙２３の４発明では，軸受側の圧力油が供給される摺動面と，回転軸側の圧力油が供給される摺動面とは，相互間に油膜が形成されるべき対向した摺動面ではないから，構成要件２Ｃの「両者間の摺動面に油膜を形成する」には当たらない。なお，被告は，乙４０文献の１１ないし１２頁に，「軸受には，回転案内と直線案内があるが，本質的な機能は回転案内も直線案内も同じである。」旨の解説されていることなどを援用するが，そのような一般論のみから直ちに，乙４の３発明に乙２３の４文献に記載された上記技術を適用する動機付けとなるものではない。(e)他に，乙４の３発明に組み合わせて構成要件２Ｃに至るような副引例となる公知技術は見当たらない。
そして，本件出願２前に，構成要件２Ｃの構成が周知であったとはうかがわれない。
(f)そうすると，乙４の３発明において，双方の摺動面にそれぞれ注油口を備えた上で，これら双方の注油口にそれぞれ圧油供給源を備えた流体圧式の構成（構成要件２Ｃ）とすることは，本件出願２前に，当業者が容易に想到し得たものということはできない。
ｃ小括
以上によると，本件発明２－１は，本件出願２前に，乙４の３発明及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
なお，被告は，基本的に，乙２０の１文献及び乙２０の２文献に記載された技術を副引例として援用しつつ，乙２０の２文献に記載された発明は主引例となり得るとも主張しているが，以上説示したところからすれば，本件発明２－１が，本件出願２前に，乙２０の２発明及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったことは，乙４の３発明を主引例とする場合と同様というべきである。
(ｳ)本件発明２－２ないし本件発明２－５について本件発明２－２は，本件発明２－１の構成要件に加え，構成要件２Ｅを付加したものであり，本件発明２－３は，本件発明２－１又は本件発明２－２の構成要件に加え，構成要件２Ｇを付加したものであり，本件発明２－４は，本件発明２－１，本件発明２－２又は本件発明２－３の構成要件に加え，構成要件２Ｉを付加したものであり，本件発明２－５は，本件発明２－１，本件発明２－２又は本件発明２－３の構成要件に加え，構成要件２Ｋを付加したものであるから，いずれも構成要件２Ｃを有するものである。
したがって，前記(ｲ)で説示したところからすると，本件発明２－２ないし本件発明２－５はいずれも，本件出願２前に，乙４の３発明又は乙２０の２発明，及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
ウ拡大先願の検討
(ｱ)先願発明について
前記前提事実及び証拠（乙２３の１）によると，本件出願２がされた日より前の他の特許出願であって本件出願２より後に公開された特願２００１－１３６１０２号の特許出願の願書に最初に添付した明細書及び図面（乙２３の１参照）には，先願発明として，「可撓性部材に鉛直方向の圧縮力を加えながら水平方向に往復移動する力を加える加力試験装置において，支持面と被支持面との間の空間に流体（油）を供給する流体供給装置を備えることを特徴とする加力試験装置のスライド機構」が開示されていたことが認められる（【請求項３】，段落【０００７】【００１０】【００１８】，【図２】等）。
(ｲ)本件発明２－１について
しかしながら，本件発明２－１では，双方の摺動面にそれぞれ注油口を備え（構成要件２Ｂ），これら双方の注油口にそれぞれ圧油供給源を備えた（構成要件２Ｃ）ものであるところ，先願発明では，注油口及び圧油供給源が摺動面の片方の側に備えられているものである点において，両発明は相違している。前記イ(ｲ)ｂで説示したところからすると，この相違点を等閑視して本件発明２－１と先願発明が実質的に同一であるなどということはできない。したがって，本件発明２－１は，先願発明と同一の発明ではなく，弁論の全趣旨によれば，他に特許法２９条の２又は３９条の規定する要件が問題となるような出願があったとは認められないから，これらの要件を満たしていたというべきである。


エ本件出願２に係る特許権取得の蓋然性についての結論本件発明２が，産業上利用することができる発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの）であることは明らかである。前記イで説示したところからすると，乙４の３発明又は乙２０の２発明を主引例として本件発明２の新規性及び進歩性を否定することはできず，他に本件発明２の新規性及び進歩性のいずれかを否定し得る公知技術は見当たらない（弁論の全趣旨）から，本件発明２は，原告主張の補正をするまでもなく，特許法２９条所定の要件を満たしていたというべきである。
なお，弁論の全趣旨によれば，本件発明１は，特許法２９条の２，３９条所定の要件も満たしていたものと認められる。
また，前記ウで説示したとおり，本件発明２－１は，特許法２９条の２，３９条所定の要件も満たしていたものと認められ，本件発明２－２ないし本件発明２－５も，これらの要件を満たしてものと認められる。
弁論の全趣旨によれば，本件出願２は，特許法３６条ないし３８条所定の出願要件を満たしていたことが認められ，他に手続違反と目すべき点は見当たらず，同法４９条各号所定の拒絶理由があったとも認められない。以上によれば，本件発明２について審査請求期間内に出願審査請求がされていれば特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があったというべきである。
(3)本件出願３に係る特許権取得の蓋然性について
ア本件発明３について
前記前提事実並びに証拠（甲１の３）及び弁論の全趣旨によると，本件明細書３の記載内容は，別紙特開２００４－１７７３８１号（甲１の３）の，【特許請求の範囲】，【発明の詳細な説明】，【図１】ないし【図４】等記載のとおりであったと認められる。
本件発明３の技術分野は，「加圧状態にある試験片に加圧方向と交差する方向へアクチュエータにより振動させる多軸試験機」に係り，「特に高速道路等の橋桁の下部に備えられる免振ゴムの加圧加振試験に好適な多軸試験機」に関する（段落【０００１】）。発明が解決しようとする課題としては，従来技術では，①試験片を振動させない待機状態でも一方向吐出定容量形ポンプを駆動させて圧油を油圧回路に吐出させなければならない，②加圧された試験片を高速で振動させるには，アキュムレータの容量を大容量化する必要があり，③同アキュムレータで加圧する作動油を大量にタンクに貯蔵しなくてはならず，④さらに，作動油タンクを冷却する装置も設置する必要があり，装置の設置面積が大きくなっていたという問題があった（段落【０００５】）。本件発明３は，上記課題を解消し，使用する油量が極めて少なくても十分な振動試験を行わせることができる駆動モータの消費エネルギの小さい，かつ，設置面積を半減することのできる多軸試験機を提供するため，「加圧状態にある試験片に加圧方向と交差する方向にアクチュエータにより振動させる多軸試験機において，前記アクチュエータを油圧シリンダ機構により構成し，当該油圧シリンダ機構の両油室に圧油を供給可能な両吐出型斜板ポンプを接続し，この斜板ポンプの駆動モータとともに，斜板切り替え操作ユニットにより吐出流路方向を切り替え可能としてなること」を特徴とするものである（段落【０００６】【０００７】）。
イ乙４の８発明を主引例とする進歩性の検討
(ｱ)乙４の８発明について
前記前提事実及び証拠（乙４の８）によると，本件出願３がされた日（平成１４年１１月２９日）に先立つ平成１３年２月１６日に頒布された刊行物である特開２００１－４１８７０号公報（乙４の８文献）には，「免震ゴムのバネ特性の調査等に用いられる２軸免震ゴム試験機」の技術分野に関し（段落【０００１】），乙４の８発明として，「鉛直方向に一定の圧縮負荷が加えられた供試免震ゴムに，油圧サーボ機構により制御される水平負荷用シリンダの駆動制御により水平方向に繰り返し負荷を加える２軸免震ゴム試験機」が開示されていたこと（【請求項１】，段落【０００７】【００１０】【００１２】，【図１】）が認められる。
(ｲ)本件発明３－１について
ａ本件発明３－１と乙４の８発明との対比
(a)一致点
前記(ｱ)の認定事実に弁論の全趣旨を総合すると，乙４の８発明の「鉛直方向に一定の圧縮負荷が加えられた供試免震ゴム」は本件発明３－１の構成要件３Ａの「加圧状態にある試験片」に，乙４の８発明の「水平負荷用シリンダの駆動制御により水平方向に繰り返し負荷を加える２軸免震ゴム試験機」は本件発明３－１の構成要件３Ａの「加圧方向と交差する方向にアクチュエータにより振動させる多軸試験機」に，乙４の８発明の「油圧サーボ機構により制御される水平負荷用シリンダ」は本件発明３－１の構成要件３Ｂの「前記アクチュエータを油圧シリンダ機構により構成し」に，それぞれ相当するものと認められる。そうすると，本件発明３－１と乙４の８発明とは，「加圧状態にある試験片（供試免震ゴム）に加圧方向と交差する方向にアクチュエータにより振動させる多軸試験機」である点（構成要件３Ａ・３Ｅ）及び「前記アクチュエータを油圧シリンダ機構により構成」している点（構成要件３Ｂ）において一致しているというべきである。
(b)相違点
本件発明３－１では，アクチュエータの具体的な油圧による往復駆動機構に関し，「油圧シリンダ機構の両油室に圧油を供給可能な両吐出型斜板ポンプを接続し，この斜板ポンプの駆動モータとともに，斜板切り替え操作ユニットにより吐出流路方向を切り替え可能としてなる」という構成を採ることが特定されているのに対し，乙４の８発明では，このような特定（構成要件３Ｃ・３Ｄ）がない点において，両発明は相違している。


ｂ本件発明３－１と乙４の８発明との相違点に関する検討(a)本件出願３がされた日（平成１４年１１月２９日）に先立つ平成６年９月１３日に頒布された刊行物である特開平６－２５７３９３号公報（乙４の１０文献）には，「両傾転型の斜板型ピストンポンプ」などの可変容量型油圧ポンプと油圧シリンダなどの油圧式アクチュエータとで閉回路を構成し，上記「両傾転型の斜板型ピストンポンプ」（【図１】の５）には駆動モータを付けるほか，斜板の一端にこの傾転角を変更するための流動制御装置として，ピストンロッドを往復駆動するサーボシリンダ（【図１】の９）を接続し，上記油圧シリンダは対象部材を往復駆動する１基又は並列接続された２基の油圧シリンダ（【図１】の３・４）とし，その各油室に上記「両傾転型の斜板型ピストンポンプ」からの各圧油出力をそれぞれ接続する構成が開示され，「流動制御装置が油圧ポンプの斜板の傾転角を＋側から－側にわたって変更させることによって，油圧ポンプの圧油の吐出口が圧油の吸込口に変わり，吐出方向が逆向きに変わるので，油圧シリンダへの圧油の供給方向が逆向きになって，ピストンの押し動作が引き動作に変更され」ることが開示されている（【特許請求の範囲】の【請求項２】，【発明の詳細な説明】の段落【００１３】【００１５】【００１９】【００４３】，【図１】）。また，平成２年２月７日に頒布された刊行物である特開平２－３８０２０号公報（乙４の９文献）には，回転駆動源により回転される「両方向型液体圧ポンプ」ないし「両方向型可変容量ポンプ」からの液流でアクチュエータを駆動する技術が開示されている（特許請求の範囲(1)，発明の詳細な説明の［課題を解決するための手段］［実施例］，第１図，第２図）。
さらに，昭和６１年１月２１日に頒布された刊行物である特開昭６１－１３１３３号公報（乙２４の２文献）には，弾性供試体に圧縮変位を繰返し付与するための試験装置本来を駆動する油圧アクチュエータの伸び側圧力室（第１図の２２０）と縮み側圧力室（第１図の２３０）とを結ぶ油圧閉回路の途中に高圧大容量の「両振式可変流量ポンプ」（第１図の３１０）を設け，当該流量ポンプの斜軸又は「斜板」の傾転角を制御することによりポンプの吐出量及び吐出方向を制御する技術が開示されている（特許請求の範囲，発明の詳細な説明の〔実施例〕，第１図，第２図）。
加えて，平成３年１月３０日に頒布された刊行物である特開平３－２１５３６号公報（乙４の１１文献）には，「両方向吐出可変容量形油圧ポンプ」の「斜板」を負側最   大傾角   から正   側最大   傾角ま   で変化   させる   ことに   より，   同ポン   プの吐   出し量を変化させる技術が開示され（発明の詳細な説明の＜課題を解決するための手段＞，＜作用＞，第１図，第２図），平成１２年４月１８日に頒布された刊行物である特開２０００－１１０９３７号公報（乙４の１２文献）には，「一方向に回転する動力源に連係するとともに，斜板の傾きに応じて吐出量及び吐出方向を変える可変容量形ポンプ」が開示されている（【特許請求の範囲】の【請求項１】）。そして，証拠（乙４の１０ないし４の１３，２１，２４の２）及び弁論の全趣旨によれば，油圧ポンプには専ら容積式ポンプが用いられるところ，このうちピストンの往復運動に基づく容積変化を利用して液体の吸込みと吐出しを行うピストンポンプには，１回転当たりの吐出し量（押しのけ容積）を運転中に変化させることができる可変容量形（可変吐出量型）のものがあり，その中でも，斜板式（斜板カムの傾斜により往復運動を起こす方式）のアキシアルピストンポンプは古くから存在すること，平成元年発行の社団法人日本油空圧学会編『新版油空圧便覧』（乙２１の２文献）においては，「斜板式アキシアルピストンポンプは可変容量形ポンプとしてよく用いられる」旨記載され，「現在では斜板式の需要は閉回路用，開回路用を問わず，建設機械，車両，産業機械の分野に広がり，油圧ポンプの出荷額比率で第１位を占めるようになった。」と記載されていること，平成１３年６月２５日発行の油圧技術研究フォーラム編『これならわかる油圧の基礎技術』（乙２１の３文献）においても，「ピストンポンプにはいくつかの種類があるが，斜板式アキシャルピストンポンプが最も一般的に用いられる」旨が記載され，「斜板式アキシャルピストンポンプは，効率のよさ，制御性のよさ，容量および圧力の範囲，圧力補償機構による省エネ効果などの理由から，自動機械，ＮＣ工作機械，特殊車両などの油圧源として広い分野で活躍している。」と記載されていること，したがって，本件出願３前に，「両方向型可変容量ポンプ」の中で「斜板」を用いたもの（「両吐出型斜板ポンプ」）は，油圧ポンプとしてはごく一般的なタイプのものであり慣用されていたことが認められる。
(b)上記(a)に照らすと，機械を構成する部材を往復駆動させる機構において，駆動モータ及び斜板切り替え操作ユニットにより吐出流路方向を切り替え可能とした両吐出型斜板ポンプを，油圧シリンダの各油室に接続して当該油圧シリンダを往復駆動する技術は，本件出願３前に，周知であったと認められる。したがって，乙４の８発明におけるアクチュエータを油圧シリンダ機構により構成する（具体化する）に際し，上記周知技術を適用して，「油圧シリンダ機構の両油室に圧油を供給可能な両吐出型斜板ポンプを接続し，この斜板ポンプの駆動モータとともに，斜板切り替え操作ユニットにより吐出流路方向を切り替え可能としてなる」という構成（構成要件３Ｃ・３Ｄ）とすることは，本件出願３前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(c)なお，原告は，本件発明３－１と前記(a)に挙げた各先行技術文献に記載された技術とは，技術思想や作用効果が異なるなどと縷々主張するが，前記(a)，(b)で認定，説示したとおり，機械を構成する部材を往復駆動させる機構において，駆動モータ及び斜板切り替え操作ユニットにより吐出流路方向を切り替え可能とした両吐出型斜板ポンプを，油圧シリンダの各油室に接続して当該油圧シリンダを往復駆動する技術自体が周知技術であったと認められる以上は，前記(b)の容易想到性を否定することはできない。
ｃ小括


以上によると，本件発明３－１は，本件出願３前に頒布された刊行物に記載された乙４の８発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。特許法４９条，５１条の規定等に照らせば，同法は，１つの特許出願に対し，拒絶査定か特許査定かのいずれかの行政処分をすべきことを定めており，１つの請求項に係る発明につき特許を受けることができないときは，当該特許出願を全体として拒絶すべきものと解される（最高裁平成１９年（行ヒ）第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁，知財高裁平成２２年（行ケ）第１０１２１号同２３年３月１０日判決，知財高裁平成１８年（行ケ）第１０１５０号同１９年６月２５日判決参照）から，本件発明３－２及び本件発明３－３について検討するまでもなく，本件出願３は，拒絶されるべきものであったといえるが，事案に鑑み，以下，これらの発明についても検討しておく。
(ｳ)本件発明３－２について
ａ本件発明３－２と乙４の８発明との対比
本件発明３－２は，本件発明３－１において，更に，構成要件３Ｆの「前記駆動モータにはフライホイールを接続して慣性回転可能としてなる」という特定を付加したものであり，この点も乙４の８発明との相違点となる。
ｂ上記相違点に関する検討
(a)本件出願３がされた日（平成１４年１１月２９日）に先立つ平成元年１２月１４日に頒布された刊行物である特開平１－３０９７９７号公報（乙４の１３文献）には，メインモータにフライホイールを接続し，メインモータの回転をフライホイールよりクラッチブレーキ及び減速機を介して可変容量ポンプに伝達し，可変容量ポンプを回転駆動する技術が開示され，メインモータにより回転されるフライホイールの回転を一定に維持しながら可変容量ポンプの吐出量を変化させてスライドを駆動することにより，スライドストローク数が小さいときでもフライホイールに蓄積されたエネルギーは変化しないことが開示されている（発明の詳細な説明の〔課題を解決するための手段及び作用〕〔実施例〕，第１図）。また，平成８年５月１４日に頒布された刊行物である特開平８－１１８０９６号公報（乙４の１４文献）には，メインモータにフライホイールを接続し，メインモータの回転エネルギがフライホイールに蓄積された上で両傾転型の斜軸式可変容量ピス   トンポ   ンプを   駆動す   る技術   が開示   されて   いる（   段落【   ００１   ６】，   【図１】）。
加えて，昭和４９年５月２０日に頒布された刊行物である特公昭４９－１９８３０号公報（乙２２の３文献）には，往復回転翼式シリンダの駆動モータにフライホイールを設ける技術が開示されている（２欄２３行ないし３頁４行，第５図等）。(b)上記(a)に照らすと，可変容量ポンプ駆動用のモータにフライホイールを接続し，当該モータから可変容量ポンプ（両吐出型ポンプ）への回転伝達機構中にフライホイールを介在させることは，周知の技術であったところ，そもそも，負荷が変動し得る中で一定速度での回転が要求される場合に，回転駆動手段の出力軸にフライホイールを取り付けることは，ごく一般的に慣用されている技術であって，本件発明３－２についてみても，振動試験の特性上，一定周期・振幅でシリンダを往復振動させるようにする必要があり，そのためには斜板ポンプにも一定周期・振動の駆動が要求され，そのためには当該斜板ポンプの駆動モータの安定回転が必要になることは自明であり，モータの安定回転用手段として常套的なフライホイールを採用する条件を満たしているといえる。
そうすると，乙４の８発明において，「前記駆動モータにはフライホイールを接続して慣性回転可能としてなる」という構成（構成要件３Ｆ）を採ることは，本件出願３前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上を前記(ｲ)に総合すると，本件発明３－２は，本件出願３より前に頒布された刊行物に記載された乙４の８発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。
(ｴ)本件発明３－３について
ａ本件発明３－３と乙４の８発明との対比
本件発明３－３は，本件発明３－１において，更に，構成要件３Ｈの「前記斜板切り替え操作ユニットは斜板操作用油圧シリンダ機構を用い」及び構成要件３Ｉの「当該斜板操作用油圧シリンダ機構の両油室にモータ駆動の両吐出型ポンプを接続して斜板切り替えを可能としてなる」という特定を付加したものであり，この点も乙４の８発明との相違点となる。
ｂ上記相違点に関する検討
前記(ｲ)ｂ(a)のとおり，乙４の１０文献には，①「両傾転型の斜板型ピストンポンプ」の斜板の一端に，この傾転角を変更するための流動制御装置として，ピストンロッドを往復駆動するサーボシリンダを接続する構成及び②１基又は並列接続された２基の油圧シリンダの各油室に「両傾転型の斜板型ピストンポンプ」からの各圧油出力をそれぞれ接続する構成が開示されていたものである。上記①によると，乙４の１０文献には，斜板切り替え操作ユニットとして斜板操作用の油圧シリンダ機構を用いること（構成要件３Ｈ）が直接開示されていたということができる。
他方，上記②の「油圧シリンダ」の各油室に「両傾転型の斜板型ピストンポンプ」からの各圧油出力をそれぞれ接続する構成の「油圧シリンダ」は，斜板操作用の油圧シリンダではない。しかしながら，構成要件３Ｉは，一度構成要件３Ｃで用いた「油圧シリンダ機構の両油室に圧油を供給可能な両吐出型斜板ポンプを接続」するという構成を，斜板操作用油圧シリンダ機構に対しても重ねて用いるというものであり，周知慣用の手段を順次選択し，またそれらの中で置き換えを行って到達した構成にすぎないから，当業者が乙４の１０文献に記載された技術から容易に想到し得たものというべきである。
そうすると，乙４の８発明に，乙４の１０発明を組み合わせて，あるいは「油圧シリンダ機構」や「両吐出型斜板ポンプ」に関する周知技術を適宜採用するなどして，「前記斜板切り替え操作ユニットは斜板操作用油圧シリンダ機構を用い，」「当該斜板操作用油圧シリンダ機構の両油室にモータ駆動の両吐出型ポンプを接続して斜板切り替えを可能としてなる」という構成（構成要件３Ｈ・３Ｉ）を採ることは，本件出願３前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上を前記(ｲ)に総合すると，本件発明３－３は，本件出願３前に頒布された刊行物に記載された乙４の８発明及び上述した公知技術ないし周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。


(ｵ)補正について
原告が主張する別紙補正目録記載２の補正をすると，補正後の請求項１に係る発明は，本件発明３－３と同一のものとなり，補正後の請求項２に係る発明は，構成要件３Ａないし３Ｉを全て組み合わせた発明となる。
しかしながら，前記(ｲ)ないし(ｴ)で説示したところによれば，補正後の請求項１に係る発明はもとより，補正後の請求項２に係る発明についても，進歩性を欠くことは明らかであり，上記補正によって進歩性の欠如は解消されない。ウ本件出願３に係る特許権取得の蓋然性についての結論以上によれば，本件出願３について審査請求期間内に出願審査請求がされていたとしても，本件発明３は特許法２９条２項により特許をすることができないものであるとして，同法４９条２号により拒絶査定がされるべきものであったというべきであり，特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があったということはできない（なお，以上は乙４の８発明を主引例とする進歩性を検討した結果であるが，乙２４の３発明を主引例としても，同様の結論を導くことができる。）。(4)本件出願４に係る特許権取得の蓋然性について
ア本件発明４について
前記前提事実並びに証拠（甲１の４）及び弁論の全趣旨によると，本件明細書４の記載内容は，別紙特開２００４－１９８１７４号公報（甲１の４）の【特許請求の範囲】，【発明の詳細な説明】，【図１】ないし【図９】等記載のとおりであったと認められる。
本件発明４の技術分野は，「スライド機構の摩擦計測方法及び測定装置」に関する（段落【０００１】）。発明が解決しようとする課題としては，二軸負荷試験機には従来，スライド機構の摩擦の影響を受けることなく水平付加荷重を測定可能とする付加荷重検出機があったが，この付加荷重検出機では，①一般に普及している二軸試験機に対応させる場合，多くの改造が必要であり，場合によっては試験機自体を交換しなくてはならず，このため，莫大な費用が掛かるとともに，板バネの疲労又は反力等により検出値が変化してしまう可能性がある，②垂直加圧を行う際に弾性部材を介して行うため，垂直付加荷重の測定が正確になされない可能性があるという問題があった（段落【０００７】）。本件発明４は，上記課題を解決し，現在使用されている二軸試験機にも比較的安価で提供でき，かつ使用部材に疲労がないため長期使用が可能であり，供試体に付加した荷重を正確に知るために，スライド面の摩擦を正確に測定可能なスライド機構の摩擦測定方法及び摩擦測定装置を提供するため，「加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベース面との間の摩擦を測定する方法において，前記加圧手段と前記スライダとの間に流体を供給して流体膜を形成し，流体膜を介して前記スライダを加圧しつつ，前記摩擦を測定すること」を特徴とするものである（段落【０００８】【０００９】）。イ乙２５の１発明を主引例とする新規性・進歩性の検討
(ｱ)乙２５の１発明について
前記前提事実及び証拠（乙２５の１）によると，本件出願４がされた日（平成１４年１２月１７日）に先立つ昭和５２年１１月７日に頒布された刊行物である特開昭５２－１３２８８８号公報（乙２５の１文献）には，「摩耗試験機，特に円板試験片と平板試験片間の摩擦力を測定するための試験機」の技術分野に関し，乙２５の１発明として，「重錘及びレバーにより下方にある円板試験片に向けて加圧されている平板試験片が，押し引きされて円板試験片及び土台に対してスライドする際の円板試験片との間の摩擦力を測定するための試験機において，上記レバーに固着される空気軸受装置の固定側部材と平板試験片の取付板との間に圧縮空気を供給して空気の薄膜を形成し，空気の薄膜を介して上記平板試験片を加圧しつつ，上記摩擦力を測定する方法」が開示されていたことが認められる（特許請求の範囲，発明の詳細な説明，第１図）。
(ｲ)本件発明４－１について
ａ本件発明４－１と乙２５の１発明との対比
(a)前記(ｱ)の認定事実に証拠（甲４の１，乙２５の１）及び弁論の全趣旨を総合すると   ，乙２   ５の１   発明の   「円板   試験片   」は本   件発明   ４－１   の構成   要件４   Ａの「ベース」に，乙２５の１発明の「平板試験片」及びその「取付板」は本件発明４－１の構成要件４Ａの「スライダ」に，乙２５の１発明の「重錘」及び「レバー」は本件発明４－１の構成要件４Ｂの「加圧手段」に，乙２５の１発明の「圧縮空気」は本件発明４－１の構成要件４Ｂの「流体」に，乙２５の１発明の「空気の薄膜」は本件発明４－１の構成要件４Ｂ・４Ｃの「流体膜」に，それぞれ相当するものと認められる。
そうすると，乙２５の１発明は，本件発明４－１の構成要件である「加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベース面との間の摩擦を測定する方法において，前記加圧手段と前記スライダとの間に流体を供給して流体膜を形成し，流体膜を介して前記スライダを加圧しつつ，前記摩擦を測定すること」（構成要件ＡないしＤ）に当たり，本件発明４－１は，乙２５の１発明と同一の発明を含むものというべきである。
(b)なお，原告は，乙２５の１発明には「スライド機構」が存在せず，「流体膜を介してスライダを加圧する」という技術思想も含まれていない旨主張するが，前記(ｱ)で認定したとおり，平板試験片が，押し引きされて，円板試験片と接しながら，円板   試験片   及び土   台に対   してい   くらか   スライ   ドする   こと自   体は自   明であり，前記(a)で説示したとおり，本件発明４－１に対応する各構成自体は乙２５の１文献に開示されている以上，新規性を欠くことは明らかである。
ｂ小括
したがって，本件発明４－１は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明と同一の発明として，新規性を欠くといわざるを得ない。前記のとおり，１つの請求項に係る発明につき特許を受けることができないときは，当該特許出願を全体として拒絶すべきものと解されるから，本件発明４－２ないし本件発明４－８について検討するまでもなく，本件出願４は，拒絶されるべきものであったといえるが，事案に鑑み，以下，これらの発明についても検討しておく。
(ｳ)本件発明４－２について
ａ本件発明４－２と乙２５の１発明との対比


(a)一致点
前記(ｲ)ａで認定，説示したところからすると，本件発明４－２と乙２５の１発明とは，「加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベース面との間の摩擦を測定する方法において，前記加圧手段と前記スライダとの間に流体を供給して流体膜を形成し，流体膜を介して前記スライダを加圧しつつ，前記摩擦を測定すること」（構成要件ＡないしＤ）において一致している。
(b)相違点
本件発明４－２では，「流体の供給は，複数箇所から行い，各供給箇所における流体供給量を均一にする」ものであることが特定されているのに対し，乙２５の１発明では，このような特定（構成要件４Ｅ）がない点において，両発明は相違している。
ｂ本件発明４－２と乙２５の１発明との相違点に関する検討(a)本件出願４がされた日（平成１４年１２月１７日）に先立つ平成６年１月１１日に頒布された刊行物である特開平６－７３５号公報（乙４の７文献）には，摺動体の案内支持装置において，摺動体側の摺動面に注油口を備えた複数の軸受ポケット（凹陥部）を設け，油圧ポンプとレリーフ弁と減圧弁とから構成される圧力供給手段から各軸受ポケットを通じて圧油の供給を行い，その際，油圧ポンプから吐出する圧力をレリーフ弁により一定圧に制御した上，減圧弁により当該圧力を手動によって調整して各軸受ポケットに供給する技術が開示されている（【請求項１】，段落【００１０】，【図１】【図２】等）。
また，昭和６３年４月２日に頒布された刊行物である特開昭６３－７２３８０号公報（乙４の４文献）には，軸受ハウジング側の摺動面に注油口を備えた複数のポケット（凹陥部）を設け，油圧源から各ポケット内に各絞りを介して圧油を供給する技術が開示されており（〔実施例〕，第２図），平成１４年８月２８日に頒布された刊行物である特開２００２－２３９８５９号公報（乙４の５文献）には，摺動面に注油口を備えた複数の潤滑油ポケット（凹陥部）を設け，潤滑油供給源から各潤滑油ポケットに各絞り弁を介して潤滑油を供給する技術が開示されている（段落【０００６】【００１０】，【図５】）。
そして，弁論の全趣旨によると，上記レリーフ弁及び減圧弁ないし絞り（絞り弁）によって，各供給箇所における流体供給量を均一にすることができるものと認められる。
なお，原告も，平成２７年４月２７日付け準備書面８において，乙４の７発明に「流体の供給が複数箇所」「各供給箇所における流体供給量を均一」が開示されていることを認めている。
(b)上記(a)に照らすと，流体圧式の軸受において，流体の供給を複数箇所から行い，各供給箇所における流体供給量を均一にする技術は，本件出願４前に，周知であったと認められる。
したがって，乙２５の１発明に，上記周知技術を適用して，「流体の供給は，複数箇所から行い，各供給箇所における流体供給量を均一にする」もの（構成要件４Ｅ）とすることは，本件出願４前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上によると，本件発明４－２は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。
(ｴ)本件発明４－３について
ａ本件発明４－３と乙２５の１発明との対比
本件発明４－３は，本件発明４－１又は本件発明４－２において，更に，構成要件４Ｇの「加圧手段とスライダとの間に供給する流体は，流体膜形成後に回収して循環させる」という特定を付加したものであり，この点も，前記(ｳ)ａ(b)のほかに乙２５の１発明との相違点となる。
ｂ上記相違点に関する検討
(a)本件出願４がされた日（平成１４年１２月１７日）に先立つ平成１２年１２月１２日に頒布された刊行物である特開２０００－３４６０７２号公報（乙１８の１文献）には，液体静圧軸受装置の従来の技術として，軸受に複数の静圧ポケットを形成し，各静圧ポケットに各供給口から潤滑油を加圧状態で供給し，同潤滑油を排出口から回収して循環させる技術が開示されており（段落【０００２】，【図２】），平成１０年６月２３日に頒布された刊行物である特開平１０－１６９６０９号公報（乙１８の３文献）には，油圧サーボシリンダの従来の技術として，作動油タンク及び作動油ポンプから油溜に作動油を供給し，軸と軸受との間に油膜を形成して両者の間を潤滑し，このように潤滑をした作動油を別の油溜から油排出路を介して作動油タンクに戻す技術が開示されている（段落【０００２】【００１０】ないし【００１４】，【図２】【図３】）。また，平成１４年７月２日に頒布された刊行物である特開２００２－１８７０３３号公報（乙１８の２文献）にも，静圧軸受において，オイルポンプから供給用ホース及びガイドブッシュを介して複数の油溜り部に潤滑油を供給し，同潤滑油を複数の排出穴から排水用ホースを介してタンクに回収し，これをまたオイルポンプにより汲み上げてガイドブッシュを介して油溜り部に供給する技術が開示されている（段落【００３３】【００３４】，【図６】）。
さらに，乙４の５文献には，発明の実施形態について，「潤滑油源の潤滑油をガイド板スライド面と摺動材スライド面の間に供給した後，回収し，油水分離とフィルタ濾過を実施した後潤滑油源に戻す，循環供給系を構成している」との記載がある（段落【００１０】）。
(b)乙２５の１発明においては流体軸受における流体として空気が用いられているが，証拠（乙４０）及び弁論の全趣旨によると，流体圧式の軸受（流体軸受）においてはかねてより広く潤滑油が慣用されており，流体軸受における流体として空気と潤滑油のいずれを用いるかは当業者が適宜選択し得るものであると認められるところ，潤滑油を流体として用いる際には，上記(a)に照らすと，当該流体を，流体膜形成後に回収して循環させる技術は，本件出願４前に，周知であったと認められる。
したがって，乙２５の１発明に，上記周知技術を適用して，「加圧手段とスライダとの間に供給する流体は，流体膜形成後に回収して循環させる」もの（構成要件４Ｇ）とすることは，本件出願４前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。


(c)これに対し，原告は，乙１８の１文献，乙１８の２文献及び乙１８の３文献に記載された技術が，直線軸受ではなく回転軸受における流体の循環である点を指摘するが，この点は，上記(b)の判断を左右するものではない。
ｃ小括
以上によると，本件発明４－３は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。
(ｵ)本件発明４－４について
ａ本件発明４－４と乙２５の１発明との対比
証拠（乙２５の１）及び弁論の全趣旨によると，乙２５の１文献には，「摩耗試験機，特に円板試験片と平板試験片間の摩擦力を測定するための試験機」の技術分野に関し，乙２５の１発明として，「重錘及びレバーにより下方にある円板試験片に向けて加圧されている平板試験片が，押し引きされて円板試験片及び土台に対してスライドする際の円板試験片との間の摩擦力を測定するための試験機であって，上記レバーに固着される空気軸受装置の固定側部材と，この固定側部材に対向させて上記平板試験片に設けた取付板と，両者の対向面間に圧縮空気を供給する機構を備えた空気軸受装置と，上記平板試験片の取付板の端面に当接するように設けられた検出棒（荷重検出器）とを有する摩擦力測定試験機」が開示されていたことが認められる（特許請求の範囲，発明の詳細な説明，第１図）。前記(ｱ)の認定事実に証拠（甲４の１，乙２５の１）及び弁論の全趣旨を総合すると，乙２５の１発明の「円板試験片」は本件発明４－４の構成要件４Ｉの「ベース」に，乙２５の１発明の「平板試験片」は本件発明４－４の構成要件４Ｉの「スライダ」に，乙２５の１発明の「重錘」及び「レバー」は本件発明４－４の構成要件４Ｉの「加圧手段」に，乙２５の１発明の「空気軸受装置の固定側部材」は本件発明４－４の構成要件４Ｊの「加圧部」に，乙２５の１発明の「平板試験片の取付板」は本件発明４－４の構成要件４Ｊの「受圧部」に，乙２５の１発明の「圧縮空気」は本件発明４－４の構成要件４Ｊの「流体」に，乙２５の１発明の「圧縮空気を供給する機構」は本件発明４－４の構成要件４Ｊの「流体供給機構」に，乙２５の１発明の「検出棒」（荷重検出器）は本件発明４－４の構成要件４Ｋの「センサ」に，それぞれ相当するものと認められる。
そうすると，乙２５の１発明は，本件発明４－４の構成要件である「加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが，前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベース面との間の摩擦を測定するスライド機構の摩擦測定装置であって，前記加圧手段に設けた加圧部と，この加圧部に対向させて前記スライダに設けた受圧部と，この受圧部と前記加圧部とのいずれか一方に設けられ，両者の対向面間に流体を供給する流体供給機構と，前記スライド機構に設けられ，前記スライダに作用する前記ベース面に沿った力を検出するセンサとを有することを特徴とするスライド機構の摩擦測定装置」（構成要件ＩないしＬ）に当たり，本件発明４－４は，乙２５の１発明と同一の発明を含むものというべきである。
ｂ小括
したがって，本件発明４－４は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明と同一の発明として，新規性を欠くといわざるを得ない。
(ｶ)本件発明４－５について
ａ本件発明４－５と乙２５の１発明との対比
(a)一致点
前記(ｵ)ａで認定，説示したところからすると，本件発明４－５と乙２５の１発明とは，「加圧手段によりベース面に向けて加圧されているスライダが，前記ベース面に沿って移動するスライド機構の前記ベース面との間の摩擦を測定するスライド機構の摩擦測定装置であって，前記加圧手段に設けた加圧部と，この加圧部に対向させて前記スライダに設けた受圧部と，この受圧部と前記加圧部とのいずれか一方に設けられ，両者の対向面間に流体を供給する流体供給機構と，前記スライド機構に設けられ，前記スライダに作用する前記ベース面に沿った力を検出するセンサとを有することを特徴とするスライド機構の摩擦測定装置」（構成要件ＩないしＬ）において一致している。
(b)相違点
本件発明４－５では，流体供給機構について，「受圧部又は加圧部の対向面のいずれか一方に形成した複数の凹陥部と，これら各凹陥部内に形成した流体吐出口と，これら各流体吐出口を介して前記対向面間に流体を供給する流体吐出手段とを有する」という構成が特定されているのに対し，乙２５の１発明では，このような特定（構成要件４Ｍ）がない点において，両発明は相違している。ｂ本件発明４－５と乙２５の１発明との相違点に関する検討(a)乙４の７文献には，摺動体側の摺動面に形成した複数の軸受ポケット（凹陥部）と，これら各軸受ポケット内に形成した注油口と，これら各軸受ポケットの各注油口を介して上記摺動面に圧油を供給する圧力供給手段とを有する圧油供給機構が開示されており（段落【００１０】【００１８】，【図１】【図２】），乙４の４文献には，軸受ハウジング側の摺動面に形成した複数のポケット（凹陥部）と，これら各ポケット内に形成した注油口と，これら各ポケットの各注油口を介して上記摺動面に圧油を供給する圧油供給手段とを有する圧油供給機構が開示されており（〔実施例〕，第２図），乙４の５文献には，摺動面に形成した複数の潤滑油ポケット（凹陥部）と，これら各潤滑油ポケット内に形成した注油口と，これら各潤滑油ポケットの各注油口を介して上記摺動面に潤滑油を供給する潤滑油供給手段とを有する潤滑油供給機構が開示されている（【請求項１】，段落【０００６】【０００９】【００１０】，【図５】）。
(b)前記(ｴ)ｂ(b)のとおり，流体軸受における流体として空気と潤滑油のいずれを用いるかは当業者が適宜選択し得るものであると認められるところ，潤滑油を流体として用いる際には，上記(a)に照らすと，当該流体の供給機構について，「受圧部又は加圧部の対向面のいずれか一方に形成した複数の凹陥部と，これら各凹陥部内に形成した流体吐出口と，これら各流体吐出口を介して前記対向面間に流体を供給する流体吐出手段とを有する」という構成は，本件出願４前に，周知であったと認められる。


したがって，乙２５の１発明に，上記周知技術を適用して，「流体供給機構は，受圧部又は加圧部の対向面のいずれか一方に形成した複数の凹陥部と，これら各凹陥部内に形成した流体吐出口と，これら各流体吐出口を介して前記対向面間に流体を供給する流体吐出手段とを有する」という構成（構成要件４Ｍ）を採ることは，本件出願４前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上によると，本件発明４－５は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。
(ｷ)本件発明４－６について
ａ本件発明４－６と乙２５の１発明との対比
本件発明４－６は，本件発明４－５において，更に，構成要件４Ｏの「流体供給機構は，吐出口と吐出手段とを接続する流路に，各吐出口からの流体吐出量を均一にする絞りを有する」という特定を付加したものであり，この点も乙２５の１発明との相違点となる。
ｂ上記相違点に関する検討
前記(ｳ)ｂ(a)で認定，説示したところによると，流体圧式の軸受における流体供給機構について，「吐出口と吐出手段とを接続する流路に，各吐出口からの流体吐出量を均一にする絞りを有する」という構成は，本件出願４前に，周知であったと認められる。
したがって，乙２５の１発明に，上記周知技術を適用して，「流体供給機構は，吐出口と吐出手段とを接続する流路に，各吐出口からの流体吐出量を均一にする絞りを有する」という構成（構成要件４Ｏ）を採ることは，本件出願４前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上によると，本件発明４－６は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。
(ｸ)本件発明４－７について
ａ本件発明４－７と乙２５の１発明との対比
本件発明４－７は，本件発明４－５において，更に，構成要件４Ｑの「流体吐出手段は，各吐出口に対応して設けてある」という特定を付加したものであり，この点も乙２５の１発明との相違点となる。
ｂ上記相違点に関する検討
(a)乙４の７文献には，「軸受ポケット毎に圧力供給手段を設け，個別に調整された圧油を各軸受ポケットに供給してもよい」旨の記載がある（段落【００１８】）。
また，前記(ｳ)ｂ(a)で認定，説示したとおり，乙４の４文献には，それぞれ注油口を備えた複数のポケットごとに対応して，圧油の供給量を調整する手段である絞りを設けるという構成が開示されており，乙４の５文献にも，それぞれ注油口を備えた複数の潤滑油ポケットごとに対応して，潤滑油の供給量を調整する絞り弁を設けるという構成が開示されている（前記(ｳ)ｂ(a)）。(b)上記(a)に照らすと，流体圧式軸受の流体供給機構において，流体吐出手段を各凹陥部内に形成した各吐出口に対応して設けるという構成は，本件出願４前に，周知であったと認められる。また，流体吐出手段を１個とするか，各吐出口に対応して設けるかは，当業者が適宜なし得た設計事項ということもできる。したがって，乙２５の１発明において，「流体吐出手段は，各吐出口に対応して設けてある」という構成（構成要件４Ｑ）を採ることは，本件出願４前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上によると，本件発明４－７は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。
(ｹ)本件発明４－８について
ａ本件発明４－８と乙２５の１発明との対比
本件発明４－８は，本件発明４－５ないし本件発明４－７において，更に，構成要件４Ｒの「流体供給機構は，吐出口から吐出された流体を流体吐出手段に戻す循環路を有する」という特定を付加したものであり，この点も乙２５の１発明との相違点となる。
ｂ上記相違点に関する検討
前記(ｴ)ｂ(a)で認定，説示したところによると，流体圧式の軸受における流体供給機構について，「吐出口から吐出された流体を流体吐出手段に戻す循環路を有する」という構成は，本件出願４前に，周知であったと認められる。したがって，乙２５の１発明に，上記周知技術を適用して，「流体供給機構は，吐出口から吐出された流体を流体吐出手段に戻す循環路を有する」という構成（構成要件４Ｒ）を採ることは，本件出願４前に，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
ｃ小括
以上によると，本件発明４－８は，本件出願４より前に頒布された刊行物に記載された乙２５の１発明及び上述した周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くというべきである。ウ本件出願４に係る特許権取得の蓋然性についての結論以上によれば，本件出願４について審査請求期間内に出願審査請求がされていたとしても，本件発明４のうち，本件発明４－１及び本件発明４－４は特許法２９条１項により，その余の各発明は同条２項により，いずれも特許を受けることができないものであるとして，同法４９条２号により拒絶査定がされた可能性が高かったというべきであり，特許権の設定登録を受けることができた高度の蓋然性があったということはできない。
(5)因果関係の有無について
以上のとおり，本件出願１及び本件出願２については，審査請求期間内に出願審査請求がされていれば特許権の設定登録を受けられた高度の蓋然性があったということができるが，本件出願３及び本件出願４については，審査請求期間内に出願審査請求がされていたとしても特許権の設定登録を受けられた高度の蓋然性があったということはできない。
したがって，本件出願１及び本件出願２については，前記２で説示した被告の債務不履行と損害の発生との間の因果関係を肯認することができるが，本件出願３及び本件出願４については，被告の債務不履行又は不法行為と損害の発生との間の因果関係を肯認することはできない。
３争点３（消滅時効の中断等）について


(1)前記１，２で説示したところによれば，被告が本件出願１及び本件出願２について審査請求期間内に出願審査請求をしなかったことについて，原告は，被告に対し，平成１７年１０月３１日（本件出願１の審査請求期間の末日）を経過した時点及び同年１１月１４日を経過した時点（本件出願２の審査請求期間の末日）でそれぞれ，債務不履行に基づく損害賠償請求権を取得したということができる。もっとも，被告は，これら各損害賠償請求権について，商法５２２条所定の５年の消滅時効が完成した旨主張し，これを援用するので，以下検討する。(2)前記前提事実に掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。
ア本件各出願の取下げ擬制の発覚後の協議
(ｱ)原告は，平成１８年７月６日頃，本件特許事務所から，本件各出願についてはいずれも出願審査請求をしておらず取り下げられたものとみなされていることを知らされた（甲４，弁論の全趣旨）。
(ｲ)原告は，被告が本件各出願に係る出願審査請求がされなかったことについて損害賠償責任を負う旨主張して，被告に対しその趣旨で金員の支払を求め，この問題をどう解決するかについて幾度か被告との間で協議した。平成１８年７月１２日の協議において，被告代表者が「こちらに落ち度があったことは間違いありませんから，それは申し訳ない。」と発言するなどしたものの，被告は，直ちには原告の求める損害賠償金の支払には応じなかった（甲９，２９，３１，弁論の全趣旨）。
イ覚書の締結
原告と被告は，上記ア(ｲ)の協議を経て，平成１９年１０月１日，次の(ｱ)ないし(ｶ)の内容を含む「ＤＤＶＣ試験機の維持管理に関する覚書」と題する合意書（以下「本件覚書」という。）を取り交わした（甲１０）。(ｱ)原告と被告は，被告が原告のＤＤＶＣ試験機の維持管理について本件覚書を交わす（前文。なお，「ＤＤＶＣ」とは，「DirectDriveVolume   Control」の略で，高速二軸試験機の駆動・制御方式につき，「制御性を持ったポンプによるシリンダー内容積の直接制御」をする方式を指す〔甲６〕。）。(ｲ)本件覚書の対象となるＤＤＶＣ試験機は以下のとおりである（１項）。
①ブリヂストン殿向け高速２軸試験機
②ブリヂストン殿向け４５ＫＮ型フェンダー試験機③ブリヂストン殿向け８０ＫＮ型フェンダー試験機
④シバタ工業殿向け５０ＫＮ型フェンダー試験機
(ｳ)原告，被告ともにＤＤＶＣ試験機に関する技術資料を維持管理するとともに，技術水準の維持および技術の研鑽に努める（３項）。(ｴ)ＤＤＶＣ試験機のトラブルあるいはバージョンアップに対して，原告は被告の要請に基づき，速やかに（１週間程度）対応策，見積書，技術資料などを提出し，原告，被告共に客先の信頼を損なわないよう，誠意ある対応をする（４項）。(ｵ)被告は，原告におけるＤＤＶＣ試験機／維持管理体制の整備費用として，原告に２５０万円を支払う。また，被告は，原告における維持管理体制の維持費用として，原告に次年度以降３年間にわたり，毎年５０万円を支払う。ただし，支払方法については，別途協議する（５項。以下，これら「整備費用」及び「維持費用」との名目で支払うとされた金員を「本件金員」と総称する。）。(ｶ)本件覚書の有効期間は，本件覚書成立から３年間とする。ただし，本覚書の有効期間が終了した後，再度協議し，必要に応じ新たに覚書を交わすこととする（８項）。
ウ本件金員の支払
(ｱ)被告は，平成２０年３月１７日，原告に対し，本件覚書５項第１文に基づく金員として２５０万円，同項第２文に基づく金員として５０万円を支払った（甲１４の１）。
(ｲ)被告は，平成２１年１月３０日，本件覚書５項第２文に基づく金員として，５０万円を支払った（甲１４の２）。
(ｳ)被告は，平成２２年１月２５日，本件覚書５項第２文に基づく金員として，５０万円を支払った（甲１４の３）。
エ被告からの提案
原告と被告は，平成２４年７月４日に協議をし，被告は，その結果を踏まえて，同月１３日，新たに次の(ｱ)ないし(ｳ)の内容を含む「ＤＤＶＣ試験機等の維持管理に関する覚書」と題する合意書を同年８月１日付けで取り交わすことを提案したが，原告は，この提案を拒否した。そこで，被告は，同月２３日，原告に対し，下記(ｳ)の「３００万円」を「５００万円」に，「６０万円」を「８０万円」に増額して再度提案をしたが，原告は，この提案も拒否した（甲１１，乙５の６，７ないし９，弁論の全趣旨）。
(ｱ)本覚書は，原被告間において平成１９年１０月１日付にて締結され，平成２２年９月３０日を以て終了した「ＤＤＶＣ試験機の維持管理に関する覚書」に関し，原告・被告が次条に規定するＤＤＶＣ試験機等の維持管理を協力して被告の納入先に提供する必要があることを確認し，新たに原告において維持管理に必要な体制の構築，整備及び維持を行なうために必要な条件を規定するものである（１項）。
(ｲ)原告，被告ともにＤＤＶＣ試験機等の維持管理に必要な社内の体制（以下「社内体制」という。）を構築，整備し，それを維持する。ただし，ＤＤＶＣ試験機等の維持管理に必要な「社内体制」には，以下の要件が含まれる（４項）。
①人材，技術，設備の確保
②完成時の図書（完成図書，図面，プログラム記述書，プログラムソースコード等）及びトラブル，点検，改造等に関する図書の保管・管理
③構成部品の供給確保
(ｳ)被告は，原告における社内体制を構築，整備するための費用として，本覚書締結後６ヶ月以内に，原告に３００万円を支払う。また，被告は，原告における社内体制を維持するための費用として，本年度より５年間にわたり，毎年原告に６０万円を支払う（５項）。
オ本件調停の経過