平成２４年１０月２５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年(ワ)第１１４９２号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月２０日
判            決
原      告                  株式会   社   レ   ザ   ッ   ク同訴訟代理人弁護士          近藤剛   史同                          武田大   輔同訴訟代理人弁理士          籾井孝   文被      告                  サンテ   クス株   式会社被      告                  株式会   社   塚      谷
上記両名訴訟代理人弁護士    飯島    歩
同                          生沼寿   彦同                          岡田    徹同訴訟代理人弁理士          鳥居和   久同                          中塚雅   也
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
（１）被告らは，別紙被告製品目録記載の各製品を製造し，販売し又は販売のために展示してはならない。
（２）被告らは，前項の製品を廃棄せよ。

（３）被告らは，原告に対し，各自８０００万円及びこれに対する平成２３年９月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（４）訴訟費用は被告らの負担とする
（５）仮執行宣言
２被告ら
主文同旨
第２事案の概要
１前提事実（当事者間に争いがない。）
（１）当事者
原告は，レーザー光線使用機器による合板・プラスチック・金属等の切断及び彫刻加工等を目的とする会社である。
被告サンテクス株式会社は，ソフトウェアの開発及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社塚谷は，切断機曲機一式販売等を目的とする会社である。
（２）原告の有する特許権
原告は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また，本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。特許番号            第２１３９９２７号
発明の名称          ナイフの加工装置
出願日              平成５年４月２１日登録日              平成１１年１月２２日
訂正審判確定日      平成１８年９月６日
特許請求の範囲
【請求項１】
「長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状

入力手段と，上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段とを具備するナイフの加工装置において，上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手段と，上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部と，上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段とを具備し，上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とするナイフの加工装置。」
（３）構成要件の分説
本件特許発明は，以下のとおり分説することができる。Ａ長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状
入力手段と
Ｂ上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段
Ｃとを具備するナイフの加工装置において
Ｄ上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手
段と
Ｅ上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値
記憶部と
Ｆ上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特
性データを修正する特性データ修正手段とを具備し
Ｇ上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とする

Ｈナイフの加工装置。
（４）被告の行為
被告らは，別紙被告製品目録記載の各製品（以下「被告製品」という。なお，被告製品の具体的な構造等については別紙被告製品説明書のとおりである。）を販売し，販売のために展示している。
被告サンテクス株式会社は，被告製品を製造している。被告製品は，前記(３)の本件特許発明の構成要件のうち，ＡないしＣ及びＨを充足する。
２原告の請求
原告は，被告らに対し，本件特許権に基づき，被告製品の製造等の差止め及び同製品の廃棄を求めるとともに，不法行為に基づき，各自８０００万円の損害賠償及びこれに対する平成２３年９月１７日（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３争点
（１）被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか           （争点１）（２）損害額                                                   （争点２）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
前提事実(４)のとおり，被告製品は，本件特許発明のＡないしＣ及びＨを充足するほか，以下のとおり，その余の構成要件ＤないしＧも充足する。
（１）被告製品の構成
被告製品の構成は，本件特許発明の構成要件の分説に対応して分説すれば，次のとおりである。
ａ長尺薄板状のナイフの自動曲げ機「」のソフトウェア部（以下「ソフトウェア部」という。）には，「ＬＯＡＤアイコン」（作業手順提案
書１頁の「⑨『ＬＯＡＤ』をクリックして下さい。」，設定手順提案書頁のソフトウェア画面画像左上）で指示されるＣＡＤ等で作成された長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状の「データ読み込み」の項，「ファイル，ファイル，   ファイル，ファイルと曲げ条件を付加した専用のファイルが読み込めます」（   マニュアルページ行目～   行目）を行うソフトウェア部曲げ加工形状入力手段があり


ｂ上記「ＬＯＡＤアイコン」によるデータ読み込みにより入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出するソフトウェア部内部演算手段（マニュアルページ   行目～行目「シミュレーション」の項，「画面上で，仮想的に曲げ状態をチェックできます」）
ｃとを具備するナイフの加工装置において
ｄ上記ナイフの曲げ加工に関する「   !アイコン」（設定手順提案書頁   ソフトウェア画面画像左下から   番目）で指示される内部パラメータには，パラメータ"「#$曲＞伸び振分率」，「円弧曲げ時，増加曲げ％」，%「最大送り時追加曲げ％」，%「円弧内ブリッジ，曲げ追加％」，「刃の厚み」（マニュアルページ～%），「円弧曲げ角調整」設定手順提案書%頁，「伸び長さ調整」設定手順提案書"頁などの特性データを入力するソフトウェア部特性デー
タ入力手段があり
ｅ上記ナイフの曲げ加工に関する「   !アイコン」（設定手順提案書頁    ソフトウェア画面画像左下から   番目）で指示される内部パラメータには，パラメータ"「#$曲＞伸び振分率」，「円弧曲げ時，増加曲げ％」，「それを補正する」，%「最大送り時追加曲げ％」，「パラメータの補正」，%「円弧内ブリッジ，曲げ追加％」，「補正する％」，

「刃の厚み」，「補正設定の時に使用します」（マニュアルページ～%）と記載され，実測値のデータベースを記憶するソフトウェ
ア部実測値記憶部が存在し
ｆ上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する上記「!アイコン」で指示される内部パラメータには，パラメータ"「#$曲＞伸び振分率」，「円弧曲げ時，増加曲げ％」，「それを補正する増加曲げ％です」，%「最大送り時追加曲げ％」，「大きな半径の円弧曲げパラメータの補正が簡単になります」，%「円弧内ブリッジ，曲げ追加％」，「円弧が曲がりすぎるため補正する％です」，「刃の厚み」，「&'()*の長さ補正設定の時に使用します」（マニュアルページ～%），「円弧曲げ角調整」設定手順提案書７頁，「伸び長さ調整」設定手順提案書８頁などの特性データを補正するソフトウェア部特
性データ修正手段とを具備しており
ｇソフトウェア部には曲げ加工形状入力手段に相当する「ＬＯＡＤアイコン」により指示されるデータ読み込み，特性データ入力手段，特性データ修正手段に相当する「!アイコン」により指示される内部パラメータには，"「#$曲＞伸び振分率」，「円弧曲げ時，増加曲げ％」，%「最大送り時追加曲げ％」，%「円弧内ブリッジ，曲げ追加％」，「刃の厚み」，「円弧曲げ角調整」設定手順提案書７頁，「伸び長さ調整」設定手順提案書８頁などが具備されており，上記「!アイコン」内部パラメータの数値修正等により修正された特性データに基づいてナイフ
の曲げ加工データを算出することを特徴としている
ｈナイフの加工装置。
（２）構成要件Ｄ
ア「特性データ」の意義
修正前の特性データは，実測値記憶部のそれまでのデータに基づいて，
%
具体的曲げ加工における予想誤差を推計することで算出される。これに対し，実測値による修正後の特性データは，実際に行われた曲げ加工における誤差を実測することにより得られるものである。
イ被告製品が構成要件Ｄを充足すること
被告製品の構成ｄは，パラメータとして，(18)「R=0曲(＞60)伸び振分率」，(29)「円弧曲げ時，増加曲げ％」，(37)「最大送り時追加曲げ％」，(74)「円弧内ブリッジ，曲げ追加％」，(94)「刃の厚み」，「円弧曲げ角調整」，「伸び長さ調整」などの特性データを入力する構成を有する。これが特性データを入力する特性データ入力手段に当たることは明らかである。
（３）構成要件Ｅ
ア「実測値」及び「実測値のデータベース」の意義実測値は，実際に行われた曲げ加工における誤差を実測したものであり，実測値記憶部に記憶される。
実測値のデータベースは，実測値を集積してデータベース化したものである。
イ被告製品が構成要件Ｅを充足すること
被告製品は，前記(２)のパラメータを補正することができるものであり，これらの特性データを補正するためには，実測値のデータベースの存在が不可欠又は大前提となる。
また，被告製品は，刃種（加工形状）ごとに補正後のパラメータを登録保存することができる機能を有する。
このように，被告製品は，実測値に関する複数のデータを有するものであり，これらが実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部に当たることは，明らかである。
（４）構成要件Ｆ
"
ア「特性データ修正手段」の意義
特性データは，上記実測値のデータベースに集積された過去のデータから，当該曲げ加工に近似したケースのデータに基づいて，推計するものである。しかし，このような推計には誤差が生じる。
特性データ修正手段は，実際に生じた誤差を実測し，これによって得た実測値に基づいて，より正確な特性データに修正する手段である。
イ被告製品が構成要件Ｆを充足すること
前記(３)のとおり，被告製品は，前記(２)のパラメータを補正することができるものであるから，特性データを補正するソフトウェア部特性データ修正手段を有することが明らかである。
（５）構成要件Ｇ
前記のとおり，被告製品は，入力した幾何学的な曲げ加工形状と前記(４)のソフトウェア部特性データ修正手段により修正した特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴としているものである。よって，被告製品は，構成要件Ｇを充足する。
【被告らの主張】
以下のとおり，被告製品は，構成要件ＤないしＧを充足しない。
（１）構成要件Ｄ
ア「特性データ」の意義
「特性データ」とは，構成要件Ｆのとおり，実測値のデータベースに基づいて修正されるものである。
イ被告製品が構成要件Ｄを充足しないこと


後記(２)のとおり，被告製品は，構成要件Ｅの「実測値のデータベース」及び構成要件Ｆの「実測値のデータベースに基づいて」「特性データを修正する特性データ修正手段」の構成を有しない。
したがって，被告製品は，実測値のデータベースに基づいて修正される

「特性データ」を有していないから，構成要件Ｄを充足しない。
（２）構成要件ＥないしＧ
ア「実測値のデータベース」及び「特性データ修正手段」「実測値のデータベース」は，実際に加工をした後，加工した製品を実測した上，その実測値をデータベース化したものであり，「特性データ修正手段」は，上記実測値のデータベースを特性データに随時反映させていくためのものである。
イ被告製品が構成要件ＥないしＧを充足しないこと被告製品は，出荷時に設定した素材や機械の特性に関するマスターデータについて，事後的に変更することを予定していない。加工により誤差が生じた場合には，マスターデータを参照して算出された曲げ加工データのパラメータについて，直接補正する構成のものである。被告製品は，出荷時に素材や機械の特性が適切に入力されており，実用十分な加工精度が保たれているため，補正が必要となる頻度はさほど多くない。そもそも，実測値に基づく学習機能は，素材の安定性，加工条件，測定条件等が整っていなければ，単に信頼性の低いデータを蓄積し，本来的には一定水準を維持しているはずのデータの精度を低下させてしまうことになる。
したがって，被告製品は，実測値を集積してデータベース化していく構成や，このデータベースに基づいて特性データを修正する構成を有するものではない。
２争点２（損害額）について
【原告の主張】
被告らは，平成２３年８月までの間に，業として，一個当たり平均単価８００万円で，少なくとも５０台（年平均５台）の被告製品を製造，販売しており，被告らが受けた利益の額は，８０００万円（１台当たり１６０万円）である。

原告は，少なくとも同額の損害を被ったものと推定される（特許法１０２条２項）。
【被告らの主張】
争う。
第４当裁判所の判断
１本件特許発明が前提とする従来技術及び解決しようとする課題（１）この点に関し，本件明細書には以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は，打ち抜きプレス加工などにより紙，プラスチック，段ボールなどのシートを所定形状に打ち抜いたり，これに折り目を付けるために用いられる長尺薄板状のシート加工用ナイフ（以下ナイフ）を素材から切断し，この所定の形状に折り曲げる加工装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】例えば，図５に示す如く，この種のナイフＡは，薄肉（例えば肉厚寸法０.４～１.０mm），帯状であって，刃先１を有し，断面が略矩形状に形成されている。そして，このナイフＡは，木製，金属製，樹脂製等のナイフ保持台２に連続的に形成されたナイフ嵌入溝３に嵌入固定されて使用される。上記ナイフ嵌入溝３は，例えばレーザ加工により予め所定形状（抜き型に対応する形状）に形成されている。他方，上記ナイフＡは，その背部４側を図外の定盤上に沿わせて載置されると共に，該ナイフＡの両側面から一組の加工ダイスにて挟圧されることにより曲げ加工が施され，所定の屈曲部５が形成される。上記したレーザを用いたナイフ嵌入溝３の加工は，ナイフ嵌入溝３の幾何学的形状（パターンデータ）をＣＡＤにより作成し，このＣＡＤデータを用いて従来行われていた。従ってこのナイフ嵌入溝３に嵌入されるナイフＡの曲げ加工も上記ＣＡＤデータを用いれば便利である。図６は

このようなＣＡＤデータを用いた従来のナイフの加工装置Ｂの一例における概略構成を示すブロック図，図７はナイフＡの曲げ加工中の状態を示す説明図である。図６に示す如く，従来のナイフの加工装置Ｂは，ナイフＡの幾何学的な曲げ加工形状を表す図形データＤ１をＣＡＤデータから入力する図形データ入力部６と，上記図形データ入力部６により入力された図形データＤ１に基づいてナイフＡの切断加工データＤ３及び曲げ加工データＤ４を幾何学的に算出する演算部８と，演算部８により算出された切断加工データＤ３に基づいてナイフＡの素材からの切断加工を行う切断加工部９と，切断加工部９により切断加工された素材を，同じく演算部８により算出された曲げ加工データＤ４に基づいて曲げ加工を行う曲げ加工部１０等から構成されている。
【０００３】ここで，曲げ加工部１０は，図７に示すように上記切断された素材に一対の加工ダイスである固定ダイス１０ａと，移動ダイス１０ｂとを用いて曲げ力をあたえることにより曲げ加工を行い，この曲げ加工の都度上記ナイフＡの素材を送り出して所望の曲げ状態を持つナイフＡの製品を得るものである。このため上記曲げ加工データＤ４には加工ダイス１０ｂの上記ナイフＡの素材に対する曲げ動作量（押し量）Ｍｉと，上記ナイフＡの素材の送り出し動作量（送り出し量）Ｓｉと，曲げ動作回数Ｎとが含まれ（ｉ＝１，２，…），またナイフＡの曲げ加工形状は複数の屈曲部と該屈曲部間を連結する直線部とからなる多角形状をなしている。以下，この従来の装置ＢによるナイフＡの加工手順について図５～図７を参照しつつ概略説明する。オペレータにより図形データ入力部６を用いてナイフＡの図形データＤ１が入力される。図形データＤ１はナイフ据付台２の加工を行うためにあらかじめ用意されたＣＡＤデータが用いられる。演算部８によりこの図形データＤ１から，ナイフＡの中心線の直線部と屈曲部との合計長さ（延べ距離）が算出され，切断加工データＤ３として切断加工部９に出力されると共に，同じく

演算部８により所定のルールに従って，曲げ加工データＤ４が作成され，曲げ加工部１０に出力される。そして，ナイフＡの素材は，切断加工データＤ３に基づいて切断加工部９により切断加工が施された後，曲げ加工データＤ４に基づいて曲げ加工部１０により曲げ加工が施されて製品化される。上記製品化されたナイフＡは，この後，ＣＡＤデータＤ５に基づいて別途溝加工が施されたナイフ保持台２に，人手により植刃される。
【０００４】


【発明が解決しようとする課題】上記したような従来のナイフの加工装置Ｂによる出力データ及びＣＡＤデータＤ３～Ｄ５に基づいて上記ナイフＡ及び上記ナイフ保持台２を加工した場合，両者の加工形状が一致しないことがある。このため，植刃に際し，ナイフ保持台２のナイフ嵌入溝３にナイフＡを嵌入固定できなかったり，また嵌入固定できた場合でも複数のナイフを嵌入固定したときに該ナイフ同士が干渉したり，逆に間隙が生じたりして，上記ナイフＡに要求される性能であるシート加工性能を損ったり，ナイフＡ自体の寿命を縮めたりするおそれがあった。これは，上記ナイフＡの加工上の粘弾性特性（スプリングバック等）といった非線形な特性に起因することが多く，特に上記ナイフＡの屈曲部の曲げ半径が小さい場合に顕著となる。そこで，本発明は，上記事情に鑑みて創案されたものであり，ナイフの曲げ加工に関する特性を考慮することにより該ナイフの加工を正確に行いうるナイフの加工装置の提供を目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成する為に，本発明が採用する主たる手段は，その要旨とするところが，長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状入力手段と，上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段とを具備するナイフの加工装置において，上記

ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手段と，上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部と，上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段とを具備し，上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とするナイフの加工装置である。（略）」【図５】ナイフＡを素材から切断加工した状態を示す説明図【図６】従来のナイフの加工装置Ｂの一例における概略構成を示すブロッ
ク図

【図７】ナイフＡの曲げ加工中の状態を示す説明図
（２）前記(１)の各記載によれば，①本件特許発明の構成要件ＡないしＣの構成は従来技術であること，②従来技術には，ナイフの加工上の粘弾性特性（スプリングバック等）といった非線形な特性に起因し，入力した曲げ加工形状と実際の加工形状とが一致しないことがあるという課題が存在したこと，③本件特許発明は，曲げ加工データを算出するに当たり，ナイフの曲げ加工に関する特性を考慮するとともに，ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースに基づいて上記特性に関するデータを修正することにより，上記課題を解決しようとしたものであることが認められる。

２争点１（被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか）について以下のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件ＥないしＧを充足するとは認めることができないから，本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえない。
（１）構成要件Ｅの非充足
ア原告の主張する被告製品の構成について
原告の主張するとおり，被告製品のマニュアル（甲８）には，前記第３の１【原告の主張】１の構成ｅの内容が記載されていることが認められる。
しかしながら，この記載自体は，原告が構成要件Ｆ（特性データ修正手段）に対応する構成であると主張する前記第３の１【原告の主張】１の構成ｆと同一のものであって，その記載内容をみても，被告製品に実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部が存在することを窺わせるものではない。結局のところ，本件で，原告は，構成要件Ｅ（実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部）に対応する被告製品の構成について，何ら特定できていないのである。
この点に関し，原告は，前記第３の１【原告の主張】３のとおり，特性データを補正するためには，実測値のデータベースの存在が不可欠又は大前提となる旨主張するが，その根拠を全く明らかにしていない。かえって，後記のとおり，特性データを実測値に基づいて補正することと，実測値のデータベースを有するかどうかは別の問題である。
イ原告の実験１ないし５について
原告は，被告製品を実際に操作し，その動作などを見分する実験を行い（後記２参照），その結果をもとに，被告製品は，過去の曲げ加工により生じた誤差のデータを集積しており，構成要件Ｅを充足すると述べる（原告準備書面４）。

しかしながら，上記実験結果（甲４２～４９〔枝番省略〕）によれば，後２のとおり，曲げ加工データと実際に加工した結果との間に誤差が生じた場合，その誤差のデータ（実測値）に基づいて特性データを修正することができることは認められるものの，上記誤差のデータを他のデータ等と区別したデータベース（実測値のデータベース）として被告製品内に集積することを窺わせる操作や動作は全くなく，上記実験結果をもって，被告製品が構成要件Ｅを充足するとは認めることができない。また，実験４の結果は，後記２ウのとおり，オペレータが，特定の角度について「角度曲げ角調整」のパラメータを任意の値に変更したところ，（他の角度についても自動的に変更された上）その変更結果が，そのまま保存され，全く同じ曲げ加工形状を入力した場合に，同じ「角度曲げ角調整」のパラメータが出力されるというものである。
この実験結果も，被告製品において「角度曲げ角調整」のパラメータを修正する（変更する）ことができること，一部のパラメータを修正した場合，修正した以外の角度に対応するパラメータも自動演算により修正されること，その結果として全く同じ曲げ加工形状（これ自体は特性データを含まない）を入力した場合，上記のとおり修正されたパラメータにより計算されることが認められるにすぎず，実測値がデータベースとして記憶されていることを窺わせる事象は確認できない。
（２）構成要件Ｆの非充足
以下のとおり，被告製品が，実測値のデータベースに基づいてナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段を具備していると認めることはできない。
ア原告の主張する被告製品の構成について
原告の主張するとおり，被告製品のマニュアル（甲８）には，前記第３の１【原告の主張】１の構成ｆの内容が記載されていることは認められ
%
る。
この記載によれば，被告製品がパラメータ（特性データ）の補正のための手段を有していることは窺えるものの，実測値のデータベースに基づいて特性データを修正する構成を有することを窺わせるものとまではいえない。
イ実験１ないし３に基づく原告の主張


原告は，被告製品を用いて次の実験を行い，その結果をもとに，被告製品が，実測値のデータベースに基づいてナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段を具備していると述べる（原告第４準備書面）。
その実験内容をみると，次のとおりである。
（ア）原告は，特定の金属を曲げ加工するに当たり，４種類の曲げ加工形状（６０°，５７!５°，４５°，３０°の４種類の角度で１回だけ曲げ加工したもの）を入力し，「角度曲げ角調整」のパラメータ（初期設定値）を表示させた上，その後，曲げ加工を実施し，その実測値と照合したところ，誤差が生じたことを確認した（甲４３の１～５：実験１）。（イ）その上で，ある特定の角度（実験では３０°）に対応するパラメータの値を減少させて入力したり，増加させて入力したりした際，他の角度についての対応するパラメータが変更されていることを確認した（甲４４，甲４５の１：実験２）。
（ウ）さらに，変更された前記パラメータに基づき，実際に曲げ加工を行った（甲４５の２～５：実験３）。
ウ実験１ないし３についての検討
（ア）実験１について誤差が生じること自体は争いがなく，本件特許発明の課題の前提となる事象である。
（イ）また，実験２において，「角度曲げ角調整」のパラメータを変更してい
"
るが，これによれば，被告製品においては，所望の角度に応じた特性データを修正する（実測値と置き換える）ことができること，補正した以外の角度に対応する特性データも自動演算により修正されることが認められる。
しかしながら，特性データを実測値に基づいて修正する（又は実測値と置き換える）ことができる構成を有するとしても，そのことから実測値のデータベースが存在するなどとはいえないし，補正した以外の角度に対する特性データについて自動演算がされるとしても，これも実測値のデータベースの有無とは無関係の構成である。（ウ）実験３については，実験２で得られた「角度曲げ角調整」のパラメータに基づき，曲げ加工を行ったというだけのことであり，その結果をもって，被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを何ら裏付けるものではない。
エ実験４について
また，原告は，実験１ないし３の追加実験（実験４）を行い，その結果をもとに，被告製品は，誤差の実測に基づき修正された特性データを記録し，それを呼び出すことができるデータベースを有する構造であると主張する。具体的には，「角度曲げ角調整」のパラメータの初期設定値が修正され，かつ，修正された結果が記憶されていると述べる（原告第４準備書面）。その実験内容は，実験１ないし３の後，被告製品に，実験１ないし３に用いた曲げ加工形状のデータとは別のファイルであるが，全く同じ形状を入力した結果，表示される「角度曲げ角調整」のパラメータが，実験２の最終段階で表示されたパラメータと同じであったことを確認したというものである（弁論の全趣旨：実験４）。
しかしながら，このことから，被告製品において，「角度曲げ角調整」のパラメータ（特性データ）が変更された場合に，その変更結果が記憶され

るということはいえても，追加実験（実験４）において曲げ加工データを算出するに当たり，「実測値のデータベース」に基づいて「角度曲げ角調整」のパラメータ（特性データ）が修正されたものであるとはいえない。したがって，実験４の結果をもとに，被告製品が，実測値のデータベースに基づいて何らかのデータを修正する手段を有しているということはできない。
オ実験５について
原告は，円弧曲げ調整のパラメータについても同様の実験（甲４８の１～６，甲４９の１～６：実験５）を行い，前記実験１ないし４と同様の主張をしている。
しかしながら，前記アないしウと同様，上記実験においても，被告製品について，「実際に加工した結果と曲げ加工データとの誤差」等である「実測値」を「データベースとして」記憶する構成が確認されたわけではなく，上記データベースに基づいて何らかのデータを修正しているともいえない。
カまとめ
結局，原告の行った実験１ないし５によって認められる被告製品の構成は，構成要件Ｆを充足するとはいえない。
前記１の【図６】の記載（従来技術の構成）によれば，「（現物合せ）」との記載から「ＣＡＤデータ」との記載に向かって矢印が引かれ，「現物打合せ結果のフィードバック」と付記されている。この記載によれば，従来技術においても，実際に加工した結果に基づいて曲げ加工データが修正されるものとされていることが窺われる。
仮に，原告が，実測値に基づいて特性データを修正すること（又は実測値と置き換えること）をもって，構成要件Ｆの「実測値のデータベースに基づいて」「特性データを修正する」を充足するというのであれば，文言から逸脱した解釈というべきであるし，上述した従来技術等からすれば，

自明の構成，少なくとも当業者において極めて容易に想到することができる構成をもって，構成要件Ｆに該当するというに等しいものである。
（３）構成要件Ｇの非充足
前記１，２のとおり，被告製品は，実測値のデータベースやその記憶部を有しているとはいえず（構成要件Ｅの非充足），上記実測値のデータベースに基づいてデータを修正する手段を有しているともいえない（構成要件Ｆの非充足）。したがって，被告製品は，修正された（特性）データに基づいて曲げ加工データを算出するとはいえず，構成要件Ｇを充足することもない。
３結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求にはいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長   裁判官          山    田    陽    三裁判官          松    川    充    康             裁判官          西    田    昌    吾

（別紙）
被告製品目録
製品名「+,+'-」，「+.」，「+.!」「+.」，「+..」及び「+."」の刃曲げ加工機

（別紙）
被告製品説明書
１概略
打ち抜きプレス加工などにより紙，プラスチック，段ボールなどのシートを所定形状に打ち抜いたり，これに折り目を付けたりするために用いられる長尺薄板状のシート加工用ナイフを素材から切断し，所定の形状に折り曲げるナイフの加工装置である。
２図面の説明
第図    被告製品のナイフの加工装置全体
第図    被告製品のナイフの加工装置のソフトウェア部２
第図    ナイフの曲げ加工形状
第図    ナイフの曲げ加工形状の角部拡大図
３構造の説明
被告製品の構造は，以下のとおりである。


平成２４年７月４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０３０５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年６月１３日
判        決
原              告                    X
同訴訟代理人弁理士        奈良    武
被              告        特許庁   長官同指定   代理人          千葉成   就
刈間宏   信
氏原康   宏
守屋友   宏
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－２５５４８号事件について平成２３年８月９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が，本件補正を却下した上，同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，平成１１年１２月８日，発明の名称を「フープ材カッター」（ただし，平成２１年８月２４日付け手続補正書（甲２）による補正後の発明の名称は「フープ材カッターの製造方法」）とする発明について，特許出願（特願平１１－３４９０８２号。請求項の数２）をした（甲１）。
(2)特許庁は，平成２２年８月３日付けで拒絶査定をした（甲１６）。(3)原告は，平成２２年１１月１２日，これに対する不服の審判を請求し（不服２０１０－２５５４８号事件），同日付けで手続補正（以下「本件補正」という。）をしたが（甲２０），特許庁は，平成２３年８月９日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄本は同月２２日，原告に送達された。
２本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである。
(1)本件補正前の請求項１の記載（ただし，前記平成２１年８月２４日付け手続補正書による補正後のものである。以下，本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい，その明細書（甲２）を，甲１の図１及び２も含め，「本願明細書」という。なお，文中の「／」は改行箇所を示す。(2)も同じ。）ベースフレームとサブフレームとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，前記ベースフレームに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，／前記ベースフレームとサブフレームとの間に前記ラムが摺動しうる間隔を保つ高さが前記ラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部を前記ベースフレーム側に鋳造にて一体形成するとともに前記スペーサ部の端部と前記ラムの粗加工面とを同一平面に同時仕上げ加工することにより製造す
ることを特徴とするフープ材カッターの製造方法
(2)本件補正後の請求項１の記載（下線部分は本件補正による補正箇所である。以下，本件補正後の特許請求の範囲に属する発明を「本件補正発明」といい，本件補正後の明細書（甲２，２０）を「本件補正明細書」という。）ベースフレームとサブフレームとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，前記ベースフレームに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，／前記ベースフレームとサブフレームとの間に前記ラムが摺動しうる間隔を保つ高さが前記ラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部を前記ベースフレーム側に鋳造にて一体形成するとともに前記スペーサ部と前記ラムの粗加工面とを同一平面に同時加工した後，／前記ラムの面のみをベースフレームとサブフレームとの間に円滑に摺動するために必要な隙間分だけ削除して前記ベースフレーム，サブフレーム及びラムを形成し前記動刃を前記フープ材入り口側におけるラムの端面に埋め込み，ボルトにて固定するとともに前記固定刃をフープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に埋め込み，ボルトにより固
定することを特徴とするフープ材カッターの製造方法
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法（以下「法」という。）１７条の２第４項２号に違反する，②仮に，本件補正が同号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たるとしても，本件補正発明は，下記アの引用例に記載された発明並びに下記イないしオの周知例１ないし４記載の周知技術に基づいて容易に発明することができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件補正は，法１７条の２第５項において準用する法１２６条５項の規定に違反するとして，本件補正を却下した上，③本願発明も，引用発明及び周知例１ないし４記載の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，としたものである。
ア引用例：特開平７－６０５３２号公報（甲４）
イ周知例１：特開昭５７－９１３９２号公報（甲５）ウ周知例２：特開平３－１４９１６６号公報（甲６）エ周知例３：実願平４－５４３４７号（実開平６－１５９２６号）のＣＤ－Ｒ
ＯＭ（甲７）
オ周知例４：実願昭６１－９２４０４号（実開昭６３－７１６号）のマイクロ
フィルム（甲１０）
(2)なお，本件審決が認定した引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。


ア引用発明：ベースとカバーとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，前記ベースに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，前記ベースとカバーとの間に前記ラムが摺動し得る間隔を保つ高さが前記ラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部を前記ベース側に一体形成し，前記動刃を前記フープ材出口側におけるラムの端面にボルトにて固定するとともに前記固定刃をフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定することにより製造するフープ材カッターの製造方法イ一致点：ベースフレームとサブフレームとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，前記ベースフレームに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，前記ベースフレームとサブフレームとの間に前記ラムが摺動し得る間隔を保つ高さが前記ラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部を前記ベースフレーム側に一体形成し，前記動刃をラムの端面にボルトにて固定するとともに前記固定刃をベースフレームの開口端にボルトにより固定することにより製造するフープ材カッターの製造方法ウ相違点１：スペーサ部とベースフレームの一体形成について，本件補正発明では「鋳造にて」と特定されているが，引用発明では明らかでない点エ相違点２：本件補正発明では「スペーサ部と前記ラムの粗加工面とを同一平面に同時加工」し，その後「ラムの面のみをベースフレームとサブフレームとの間に円滑に摺動するために必要な隙間分だけ削除して前記ベースフレーム，サブフレーム及びラムを形成」しているが，引用発明では明らかでない点オ相違点３：動刃，固定刃について，本件補正発明では，動刃を「フープ材入り口側」におけるラムの端面に「埋め込み」，ボルトにて固定するとともに，固定刃を「フープ材の排出口側」におけるベースフレームの開口端に「埋め込み」，ボルトにより固定するが，引用発明では，動刃を「フープ材出口側」におけるラムの端面にボルトにて固定するとともに，固定刃を「フープ材の入り口側」におけるベースフレームの開口端にボルトにより固定するものである点(3)また，本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア一致点：ベースフレームとサブフレームとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，前記ベースフレームに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，前記ベースフレームとサブフレームとの間に前記ラムが摺動し得る間隔を保つ高さが前記ラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部を前記ベースフレーム側に一体形成することにより製造するフ
ープ材カッターの製造方法
イ相違点４：スペーサ部とベースフレームの一体成形について，本願発明では「鋳造にて」と特定されているが，引用発明では明らかでない点ウ相違点５：本願発明では「スペーサ部の端部と前記ラムの粗加工面とを同一平面に同時仕上げ加工」しているが，引用発明では明らかでない点
４取消事由
(1)本件審査及び審判手続の違法（取消事由１）
(2)本件補正を却下した判断の誤り
ア法１７条の２第４項２号に係る判断の誤り（取消事由２）イいわゆる独立特許要件を欠くとした判断の誤り（取消事由３）(3)本願発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由４）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件審査及び審判手続の違法）について
〔原告の主張〕
(1)本件審査手続の違法について
原告は，平成２１年６月２６日付け拒絶理由通知書（甲１１）に対し，同年８月２４日付け手続補正書（甲２）と意見書（甲１２）を提出したが，同年１１月２０日付けで再び拒絶理由通知書（甲１３）が通知された。そこで，平成２２年１月７日付け手続補正書（甲３）及び意見書（甲１４）を提出したが，この手続補正は却下され，同年８月３日付けで拒絶査定がされた（甲１５，１６）。原告は，以上の審査手続において，甲１３の拒絶理由通知書が最後の拒絶理由通知書であることを看過して，甲３の手続補正書を提出するという誤りをしたものである。
しかし，本件出願に添付した明細書（甲１。以下「当初明細書」という。）の請求項１及び２のフープ材カッターが甲２の手続補正書により「フープ材カッターの製造方法」に特定された段階で，甲１１の拒絶理由通知とは異なる理由からなる甲１３の拒絶理由通知がいきなり最後の拒絶理由通知とされること自体，通常の審査では考えられない。また，甲３の手続補正書及び甲１４の意見書をみれば，原告が甲２（【００２３】【図２】）に記載された発明を請求項２の発明として再度提出したことは明らかであるから，少なくとも，原告の意図した発明に対する適切な審査を行い，適正な補正をする機会を与えるべきであったのにもかかわらず，原告の意図を全く無視してされた拒絶査定は，出願人及び発明の保護を目的とする特許法１条の規定に違反するものである。
(2)本件審判手続の違法について
ア本件審判手続において，原告は，審尋（甲１７）に対する回答書（甲１８）を提出したが，特許庁は，この回答書において原告が意図した発明に対する適切な補正の機会を与えることなく，本件補正を却下した。
イまた，本件審決は，本件補正のうち，本願発明の「前記スペーサ部の端部と前記ラムの粗加工面とを同一平面に同時仕上げ加工する」を，「前記スペーサ部と前記ラム部の粗加工面とを同一平面に同時加工し」とする補正（以下「本件補正事項１」という。）について，「の端部」及び「仕上げ」という発明特定事項を省くものであるから，特許請求の範囲の限定的減縮には当たらないと判断した。しかし，本件補正事項１は，単なる誤記であるから，特許庁は，請求人である原告や発明を保護するため，誤記を指摘して，釈明や再補正の機会を与えるべきであった。
ウまた，本件審決は，本件補正のうち，「前記ラムの面のみをベースフレームとサブフレームとの間に円滑に摺動するために必要な隙間分だけ削除して前記ベースフレーム，サブフレーム及びラムを形成し前記動刃を前記フープ材入り口側におけるラムの端面に埋め込み，ボルトにて固定するとともに前記固定刃をフープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に埋め込み，ボルトにより固定する」との事項を付加する補正（以下「本件補正事項２」という。）は，動刃，固定刃の固定に関する発明特定事項を付加することにより，「動刃が安定する利点がある」（甲２０【００１３】）というものであるところ，本願発明の課題は，「従来の技術は，部品点数が多く，鋼版は加工することにより歪みが生じて各部品を均等な精度に加工することが困難となる」（甲２【０００３】）というものであるから，本願発明と本件補正発明とでは，解決しようとする課題が同一であるとは認められないとして，本件補正事項２も，特許請求の範囲の限定的減縮に当たらないと判断した。


しかし，本件補正事項２は，「広い開口部を有する排出口側から動刃を取り替えることが出来るので作業が容易になる」という利点（甲２０【００２３】）も有するものである。すなわち，原告は，本件補正により，甲２（【００２３】【図２】）に記載されたフープ材カッターの発明の特定を目的とする意図があったのであり，このような原告の意図は，審判手続上明確なものであった。同発明の存在を念頭において判断すれば，本件補正発明は，適切な補正と認められるものである。エ以上のとおり，本件審決には，特許法１条に違反するとともに，審理不尽の違法がある。
(3)小括
よって，本件審決は取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)本件審査手続の違法について
本件審査手続の違法に係る原告の主張は，本件審決の取消事由となり得るものではない。
(2)本件審判手続の違法について
ア原告は，回答書において原告が意図した発明に対する適切な補正の機会を与えることなく，本件補正を却下した本件審決は違法である旨主張する。しかし，審判手続における審尋は，審理の一層の充実を図ることを目的として，審判請求人の意見を事前に求めるものであり，補正を促すためのものではない。したがって，審尋に対する回答書に原告の意図する発明が示されていたとしても，特許法上，これを審理の対象として手続を進めなければならないものではなく，必ず補正の機会を与えなければならないものでもない。
したがって，原告の主張は理由がない。
イ本件補正事項１について
原告は，本件補正事項１は，単なる誤記であるから，補正の機会を与えるべきであったと主張する。
しかし，本件補正により，請求項１は前記第２の２(2)のとおりに補正されたが，その記載に技術的矛盾点や誤記はなく，発明として明確に把握できるものであり，本件補正明細書の記載とも矛盾するものではない。そうすると，原告の主張は，本件補正事項１が単なる誤記であるという前提において誤りである。
ウ本件補正事項２について
本件補正事項２は，「動刃を安定させる」という課題を解決するために特定された事項である（甲２０【０００４】【００２７】）。
他方，本願発明が解決しようとする課題は，「従来の技術は，部品点数が多く，鋼材は加工することにより歪みが生じて各部品を均等な精度に加工することが困難となる」（甲２【０００３】）というものである。
法１７条の２第４項２号は，補正の要件として，補正前後の発明の解決しようとする課題が同一であることを規定しているところ，本件補正発明は，本願発明が解決しようとする課題に「動刃を安定させる」という新たな課題を付加するものであるから，本願発明と本件補正発明の解決しようとする課題が同一であるとはいえない。
また，原告は，本件補正事項２により付加された発明特定事項によって，「広い開口部を有する排出口側から動刃を取り替えることができるので作業が容易になる利点がある」（甲２０【００２３】）との効果も奏すると主張する。しかし，本件補正発明は，単に「動刃を前記フープ材の入り口側におけるラムの端面に埋め込み，ボルトにて固定する」と特定しているのであって，「広い開口部を有する排出口側から動刃を取り替えることができる」ことは明らかにされていないから，原告が主張する効果は実施例の効果であって，本件補正発明の効果ではない。
エ以上のとおり，本件審判手続に特許法１条違反や審理不尽の違法はない。
(3)小括
よって，取消事由１は理由がない。
２取消事由２（法１７条の２第４項２号に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件補正事項１について
本件審決は，「の端部」及び「仕上げ」の文字が省かれていることをもって，本件補正事項１は発明特定事項を省くものであり，特許請求の範囲の限定的減縮に当たらないと判断した。
しかし，「の端部」及び「仕上げ」という発明特定事項を省いたのは，単なる誤記であり，意図的なものでない。本件補正後の「前記スペーサ部と前記ラムの粗加工面とを同一平面に同時加工し」との記載が，「の端部」を含むものであるとともに，「仕上げ」を含む加工を意味するものであることは，本件補正明細書の記載（【００１０】～【００２１】【図１】【図２】）から明らかである。したがって，これを「の端部」及び「仕上げ」だけでなく，「他の端部」や，「仕上げ」以外の加工に変更したものとの解釈はできず，特許請求の範囲の限定的減縮に当たらないとした本件審決の判断は誤認を有するものである。
(2)本件補正事項２について
前記１〔原告の主張〕(2)ウのとおり，本件補正事項２に係る本件審判の判断は誤りである。
(3)小括
よって，法１７条の２第４項２号に係る本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)本件補正事項１について
本件補正事項１により，本件補正発明が，本願発明には含まれていなかった「他の端部」や，「仕上げ」以外の加工をも含むものとなったことは，文理解釈上，明らかである。
したがって，本件補正事項１が特許請求の範囲の限定的減縮に当たらないとした本件審決の判断に誤りはない。
(2)本件補正事項２について
前記１〔被告の主張〕(2)ウのとおり，本件補正前後の発明の課題が同一とはいえないから，本件補正は，特許請求の範囲の限定的減縮に当たらない。(3)よって，法１７条の２第４項２号に係る本件審決の判断に誤りはない。３取消事由３（いわゆる独立特許要件を欠くとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤り
本件審決は，引用例について，「図１の左側に注目すると，ベースとカバーとの間にラムが摺動し得るようスペーサ部がベースに一体形成されていることが看取できる」と認定（以下「認定事項１」という。）し，「図１の右側に注目すると，動刃をフープ材出口側におけるラムの端面にボルトにて固定し，固定刃をフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定していることが看取できる」と認定（以下「認定事項２」という。）した上で，前記第２の３(2)アのとおり，引用例に記載された発明として，引用発明を認定した。しかし，本件審決による引用発明の認定は，単に「看取できる」という想像や仮定を前提としたものであり，客観的な根拠を欠いている。引用例には，引用発明の記載はない。
(2)相違点１に係る判断の誤り


本件審決は，装置本体を鋳造により形成することは周知であると判断した。しかし，フープ材カッターの分野において，装置本体を鋳造により形成することの周知性は認められない。すなわち，本件補正発明は，従来技術の問題点（甲２【０００２】【０００３】）を解決する手段として鋳造技術を適用し，「ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つ高さがラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部をベースフレーム側に鋳造にて一体形成する」という具体的な製造方法により，従来のフープ材カッターの製造技術では発揮できなかった顕著な作用効果を発揮するものである（甲２【００１９】～【００２１】）。したがって，相違点１に係る本件審決の判断は誤りである。
(3)相違点２に係る判断の誤りについて
本件審決は，引用発明においても，正確，円滑な作動のためには，スペーサ部とラムの粗加工面を平面に加工する必要があるところ，効率向上の観点から工数の削減は当然考慮すべきものであるから，引用発明において，周知例１及び２記載の複数部材の組付後に行う一括研磨に関する周知技術を適用して，スペーサ部とラム部の粗加工面とを同一平面に同時加工することは設計的事項にすぎず，また，摺動部材間に，円滑な摺動のため，必要な隙間を設けることは技術常識であるから，引用発明において，摺動部材であるラムの面を必要な隙間分だけ削除し，ベースフレーム，サブフレーム及びラムを形成することにも困難性はないと判断した。しかし，そもそも，周知例１及び２から，複数部材を組付後に一括研磨する技術が周知であると認めることはできない。
仮に，上記技術が一般的な加工，製造技術として周知であるとしても，引用発明は，２軸のカム相互間の回転相差による軸間の競り合いを解消し，動刃の横揺れを防止して動刃の進退をガイドすることを目的として開発されたものであり，引用例には，スペーサ部やラムの加工方法についての記載はなく，粗加工面を平面に加工する必要があるか否かについても具体的な開示はないから，効率向上の観点から工数削減は当然考慮すべきであるという一般的な技術目的が存在するからといって，引用発明において，周知例１及び２記載の周知技術を適用し，スペーサ部とラム部の粗加工面とを同一平面に同時加工することが設計的事項であるということはできない。
また，本件補正発明のスペーサ部とラムの粗加工面とを同一平面に同時加工するという製造方法は，その後にラムの面のみを摺動に必要な隙間分だけ削除することによりラムがガタがなくかつ滑らかに摺動し得る隙間を得ることが可能となる（甲２０【０００６】）という作用効果を奏するものであるが，引用例には，こうした製造技術上の欠点の存在とこれを解決する製造技術の記載は全くない。したがって，相違点２に係る本件補正発明の構成は，引用発明に周知例１及び２記載の周知技術を適用することによって想到し得るものではない。よって，相違点２に係る本件審決の判断は誤りである。
(4)相違点３に係る判断の誤りについて
本件審決は，動刃，固定刃について，いずれを入り口側とするかについては，組み付け，交換の利便性を考慮しつつ，適宜選択すべき事項にすぎないと判断した。しかし，本件補正発明は，動刃及び固定刃の取り付けを単に組み付け，交換の利便性を考慮するだけではなく，動刃がフープ材の入口側に取り付けられることにより，フープ材の切断時に動刃が受ける力はラムの動刃埋め込み部にて受け止めることができるので動刃が安定する利点がある（甲２０【００１３】）との作用効果を奏するものである。
したがって，本件審決は，相違点３に係る本件補正発明の構成の効果や同構成の目的を看過し，引用発明との対比における進歩性の判断を誤ったものである。また，本件審決は，周知例３及び４に基づき，刃を被取付部材に（埋め込み）ボルトにより固定することは，周知の技術であると判断した。しかし，本件補正発明は，フープ材カッターの製造方法において，動刃をフ－プ材入口側におけるラムの端面に埋め込み，ボルトにて固定するとともに固定刃をフープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に埋め込み，ボルトにより固定するという具体的構成からなるもので，少なくとも，動刃がフープ材の入口側に取り付けられることによりフープ材の切断時に動刃が受ける力はラムの動刃埋め込み部にて受け止めることができるので動刃が安定するという作用効果は，引用発明に周知例３及び４並びに甲８及び９の各記載事項を適用しても発揮することはできないものである。
よって，相違点３に係る本件審決の判断は誤りである。(5)本件補正発明の作用効果に係る判断の誤りについて本件審決は，相違点１ないし３に係る本件補正発明の構成を総合勘案しても，格別な技術的意義が生ずるとは認められないと判断した。しかし，本件補正発明は，相違点１ないし３に係る各構成の個別的な作用効果に加え，これらの個別的効果を相乗する作用効果が発揮されるものである。よって，本件補正発明の作用効果に係る本件審決の判断は誤りである。
(6)小括
したがって，本件補正発明が独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した本件審決の判断は誤りであるから，取り消されるべきものである。
〔被告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア認定事項１について
引用例の記載（【００１４】【００１９】）や，一般に，断面図では，同一部品の切り口には同一ハッチングを施すこと（乙１）を踏まえて，引用例の図１をみると，ラムを挟むように上側にカバー，下側にベースがあり，ベースの両端上部はラムが摺動する面から一体に突出し，この突出部の上面がカバーの下面に接し，突出部においてカバーとベースとがボルトにより固定されていることは明らかである。そして，ベースとカバーとの間でラムが摺動するのであるから，突出部は，ベースとカバーとの間の間隔を保持するためのスペーサ部に相当するものである。したがって，「図１の左側に注目すると，ベースとカバーとの間にラムが摺動し得るようスペーサ部がベースに一体形成されていることが看取できる」とした本件審決の判断に誤りはない。
イ認定事項２について


引用例の記載（【００１４】【００２２】【００２３】）を踏まえて，引用例の図１を見ると，矢印Ａの存する上側はフープ材の入り口側であり，矢印Ｂの存する下側は出口側であることがわかる。そして，動刃は，ラムの一端の下面にボルト等の適宜手段により固定されるが，ラムの一端の下面とは，矢印Ｂの存する下側であるフープ材出口側におけるラムの端面である。また，固定刃は，ベースの上面にボルト等の適宜手段により固定されるが，ベースの上面とは，矢印Ａの存する上側であるフープ材入り口側におけるベースの開口端である。したがって，「図１の右側に注目すると，動刃をフープ材出口側におけるラムの端面にボルトにて固定し，固定刃をフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定していることが看取できる」とした本件審決の判断に誤りはない。ウそして，引用発明のうち，「ベースとカバーとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，前記ベースに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッター」との構成は，引用例（【０００１】【００１４】）等の記載から，「前記ベースとカバーとの間に前記ラムが摺動し得る間隔を保つ高さが前記ラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部を前記ベース側に一体形成し」との構成及び「前記動刃を前記フープ材出口側におけるラムの端面にボルトにて固定するとともに前記固定刃をフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定する」との構成は，引用例の図１の記載から認定することができる。また，上記のとおり，引用例には，スペーサ部をベース側に一体形成し，動刃をフープ材出口側におけるラムの端面にボルトにて固定するとともに固定刃をフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定することが記載されているのであるから，スペーサ部をベース側に一体形成するという製造工程及び動刃をラムにボルトにて固定するとともに固定刃をベースにボルトにより固定するという製造工程が示されているのは明らかであり，製造方法としても理解することができる。
エよって，本件審決の引用発明の認定に誤りはない。
(2)相違点１に係る判断の誤りについて
装置本体を鋳造により成形することは，周知の技術であるところ（乙２，３），鋳造は，鋼材を加工するものではないから，加工歪みが生じないことは明らかである（甲２【０００３】）。
他方，一般に，フープ材カッターは，ラムの摺動を円滑にしなければならないから，フープ材カッターを構成する部材には，加工歪みのない高精度の加工が求められる。
したがって，引用発明において，フープ材カッターに求められる高精度の加工を行うため，上記の周知技術を適用して，スペーサ部とベースフレームを鋳造により一体形成し，相違点１に係る本件補正発明の構成とすることに困難性はない。よって，相違点１に係る本件審決の判断に誤りはない。
(3)相違点２に係る判断の誤りについて
アフープ材カッターは，ベースとカバーとの間にラムを配置して摺動させるものであるから，がたつきなく，正確，円滑にラムを作動させることは，一般的な課題であり，この課題を解決するため，ベース，カバー及びラムの摺動面の平面精度を上げる加工を行うことは技術常識である。
また，周知例１及び２記載のとおり，複数部材を組付後に一括研磨する手段は，周知の技術であるところ，この技術は，必然的に加工効率の向上をもたらすものである。
したがって，引用発明においても，がたつきなく，正確，円滑にラムを作動させるという課題を解決するため，ベース及びラムの粗加工面に平面精度を上げる加工をする際に，加工効率の向上のため，上記の周知技術を適用して，スペーサ部とラムの粗加工面とを同一平面に同時加工する構成とすることは，当業者が適宜容易に採用することのできる設計的事項である。
イまた，摺動部材間に，円滑な摺動のため，必要な隙間を設けることは技術常識であり，摺動部材であるラムの面を必要な隙間分だけ削除しなければならないことも当然である。
そうすると，引用発明について，本件補正発明と同様に，ラムの面のみをベースとカバーとの間に円滑に摺動するために必要な隙間分だけ削除してベース，カバー及びラムを形成することに，格別の困難性はない。
ウよって，相違点２に係る本件審決の判断に誤りはない。
(4)相違点３に係る判断の誤りについて
ア本件補正発明は，動刃をラムの埋め込み部にて埋め込み固定することにより，フープ材の切断時に動刃が受ける力をラムの埋め込み部で受け止めて，動刃が安定するというものであるから（甲２０【０００６】【００１３】【００２７】），本件補正発明において，動刃をラムのフープ材入り口側に固定し，固定刃をベースフレームのフープ材の排出口側に固定することに，格別の技術的意義はない。また，動刃及び固定刃は，それぞれラム，ベースフレームのフープ材入り口側又は排出口側のいずれかに固定されるものであるから，どちらの側に固定するかは，当業者の選択的事項である。
したがって，引用発明において，動刃をフープ材入り口側におけるラムの端面に固定するとともに，固定刃をフープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に固定することは，当業者が適宜選択すべき事項にすぎない。イまた，周知例３及び４記載のとおり，刃を被取付部材に埋め込み，ボルトにより固定することは，周知の技術事項であり，この周知技術を引用発明に適用して，本件補正発明と同様に，動刃をラムの端面に埋め込んで固定するとともに，固定刃をベースフレームの開口端に埋め込んで固定することに格別の困難性はない。ウよって，相違点３に係る本件審決の判断に誤りはない。(5)本件補正発明の作用効果に係る判断の誤りについて原告は，本件補正発明の相違点１ないし３に係る各構成は相乗効果を奏すると主張する。
しかし，原告は，具体的な相乗効果を示しておらず，単に見解を主張しているにすぎない。
よって，本件補正発明の作用効果に係る本件審決の判断に誤りはない。(6)したがって，本件補正発明が独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはない。
４取消事由４（本願発明の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決は，本願発明についても，引用発明及び周知例１ないし４に基づき，当業者が容易に想到することができるものであると判断した。しかし，前記３〔原告の主張〕(1)のとおり，本件審決の引用発明の認定は誤りである。また，同(2)及び(3)と同様に，本件審決の相違点４及び５に対する判断も誤りである。
したがって，仮に，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りがないとしても，本願発明の容易想到性を理由に原告の本件審判請求が成り立たないとした本件審決の判断は誤りであるから，取り消されるべきものである。
〔被告の主張〕


本願発明の容易想到性を理由に原告の本件審判請求が成り立たないとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願発明は，前記第２の２(1)のとおりであるところ，本願明細書（甲２）には，本願発明について，概略，次の記載がある。
ア本願発明は，ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つスペーサに関するものである（【０００１】）。イ従来，ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つために，ほぼ長方形のベースフレーム及びサブフレームとの相互間に，４辺それぞれに対して鋼材からなる棒状スペーサを介在させ，ベースフレーム，サブフレーム及び棒状スペーサを重ね，共締めして一体化することが行われていたが，この方法は材料費の節約にはなるが，部品点数が多くなる。また，鋼材は加工することにより歪みが生じて各部品を均等な精度に加工することが困難となり，この歪みのためにラムが摺動するための隙間が不均一になって摺動が円滑でなくなる。さらに，加工歪みのない互換性のある部品を得ようとすれば多大な加工時間をかけて厳しい精度管理をしなければならないという問題がある（【０００２】【０００３】）。ウ本願発明は，これらの問題点に鑑み，部品点数を削減するとともに，ラムの摺動を円滑にし得る高精度な加工が可能なフープ材カッターの製造方法を目的とするものである（【０００４】）。
エこの目的を達成するため，ベースフレームとサブフレームとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，ベースフレームに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つ高さがラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部とベースフレーム側に鋳造により一体形成するとともに，スペーサ部の端部とラムの粗加工面とを同一平面に同時仕上げすることにより製造することを特徴とする（【０００５】）。
オスペーサ部をベースフレーム側に一体形成することにより，部品点数を削減することが可能になるとともに，スペーサ部がベースフレーム側に一体形成されているために，加工の際に歪みが発生しにくい。また，加工時に，ベースフレーム側の摺動面を予め加工しておきその面にラムを組み込んだ状態でスペーサの端面とラムの面とを同時加工し，その後にラムの面のみを摺動に必要な隙間分だけ削除することにより，ラムがガタがなくかつ滑らかに摺動し得る隙間を得ることが可能となる（【０００６】）。
カ実施例
図１では，フープ材入口側におけるラムの端面に動刃が埋め込まれてボルトにより固定され，また，フープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に固定刃が埋め込まれボルトにより固定されている。そして，ラムが駆動軸の回転により偏心カムを介して往復動することにより，動刃と固定刃との間でフープ材が切断される。この場合，動刃がフープ材の入口側に取り付けられていることにより，フープ材の切断時に動刃が受ける力はラムの動刃埋め込み部にて受け止めることができるので動刃が安定する利点がある（【００１３】）。
(2)以上の記載からすると，従来の技術には，部品点数が多くなることや，加工により鋼材に歪みが生じて各部品を均等な精度に加工することが困難となる結果，ラム摺動が円滑でなくなること，加工歪みのない互換性のある部品を得ようとすれば多大な加工時間を要する厳しい精度管理をしなければならないことなどの課題があったため，これらの課題を解決するため，本願発明は，ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つ高さがラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部をベースフレーム側に鋳造によって一体形成することにより，部品点数を削減するとともに，加工の際の歪みが発生しにくいものとし，また，加工時に，スペーサ部の端部とラムの粗加工面とを同一平面の同時仕上げ加工することなどにより，ラムがガタがなくかつ滑らかに摺動し得る隙間を得ることができるようになるというものである。
２本件補正発明について
本件補正発明は，前記第２の２(2)のとおりであるところ，本件補正明細書（甲２，２０）には，本件補正明細書について，概略，次の記載がある。(1)本件補正発明は，ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つスペーサ及び動刃，固定刃の取付方法並びにその取り替え作業性を向上し得る方法に関するものである（【０００１】）。
(2)前記１(1)イと同じ（【０００２】【０００３】）。(3)本件補正発明は，これらの問題点に鑑み，部品点数を削減するとともに，ラムの摺動を円滑にし得る高精度な加工が可能なフープ材カッター及び動刃，固定刃の安定性と取替え作業を同時に向上し得るフープ材カッターの製造方法の提供を目的とするものである（【０００４】）。
(4)この目的を達成するため，ベースフレームとサブフレームとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，ベースフレームに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法において，ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つ高さがラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部とベースフレーム側に鋳造により一体形成するとともに，スペーサ部とラムの粗加工面とを同一平面に同時加工した後，ラムの面のみをベースフレームとサブフレームとの間に円滑に摺動するために必要な隙間分だけ削除してベースフレーム，サブフレーム及びラムを形成し動刃をフープ材入り口側におけるラムの端面に埋め込み，ボルトにて固定するとともに固定刃をフープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に埋め込み，ボルトにて固定することを特徴とする（【０００５】）。
(5)スペーサ部をベースフレーム側に鋳造して一体形成することにより，部品点数を削減することが可能になるとともに，スペーサ部がベースフレーム側に一体形成されているために，加工の際に歪みが発生しにくい。加工時に，ベースフレーム側の摺動面を予め加工しておきその面にラムを組み込んだ状態でスペーサの端面とラムの面とを同時加工し，その後にラムの面のみを摺動に必要な隙間分だけ削除することにより，ラムがガタがなくかつ滑らかに摺動し得る隙間を得ることが可能となる。また，動刃及び固定刃を埋め込み固定することによりフープ材の切断時の動刃が受ける力をラムの埋め込み部にて受け止めることができるので動刃が安定する利点がある（【０００６】）。
(6)前記１(1)カと同じ（【００１３】）。
３取消事由１（本件審査及び審判手続の違法）について
(1)本件審査手続の違法について
原告は，本件審査手続について，特許法１条の規定に違反した違法があるなどと主張する。


しかし，原告は，審査手続にそのような違法がある結果として，本件審決の判断もまた違法になるという具体的な主張はしていない。審決取消訴訟は，特許庁の審決の違法性の有無を判断するものであるから，原告には，当該審決を違法とすべき事由を主張することが求められるのであり，その前段階である審査の違法をいうのみでは，審決の取消事由の主張としては失当である。
したがって，審査手続の違法に関する原告の主張を採用することはできない。
(2)本件審判手続の違法について
ア法１５９条２項は，出願人に対する拒絶理由の通知を要しない場合を規定する法５０条ただし書について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号（拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日以内にするとき）の場合において法５３条１項により当該補正について却下決定する場合を含むものと読み替える旨規定している。また，法１５９条１項は，拒絶不服審判においては，決定をもって補正を却下すべき事由を規定する法５３条１項について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号の場合を含むものと読み替える旨規定しているのであって，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明が特許請求の範囲の減縮（法３６条５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）の場合にも当該補正は却下されることとなる（法１７条の２第４項）。その結果，法文上，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明について，特許請求の範囲の減縮に当たらないものとして当該補正を却下するときには，出願人に対して拒絶理由を通知することは求められていないこととなる。
イ原告は，本件審決は，回答書において原告が意図する発明に対する適切な補正の機会を与えることなく，本件補正を却下した違法があるなどとるる主張するが，後記２のとおり，本件補正は，特許請求の範囲の減縮に当たらないものである以上，更なる補正の機会を付与することなくこれを却下した本件審決の審判手続に原告主張の違法はない。
(3)小括
よって，取消事由１は理由がない。
４取消事由２（法１７条の２第４項２号に係る判断の誤り）について
(1)本件補正事項１について
ア本件補正事項１は，本件補正前の「前記スペーサ部１ａの端部１ｂと前記ラム３の粗加工面とを同一平面に同時仕上げ加工する」を，「前記スペーサ部１ａと前記ラム３の粗加工面とを同一平面に同時加工する」と補正するものであって，「スペーサ部１ａの端部１ｂ」から「の端部１ｂ」を，「同時仕上げ加工する」から「仕上げ」を，それぞれ削除するものである。
本件補正の結果，本件補正発明においては，ラム部の粗加工面と同一平面に同時加工される部位が，スペーサ部「の端部１ｂ」だけでなく，端部以外のスペーサ部も含まれることとなる。また，「仕上げ」が削除されることにより，スペーサ部とラム部の粗加工面とを同一平面に同時加工する形態として，「仕上げ」だけでなく，それ以外の加工も含まれることとなる。
したがって，本件補正事項１が特許請求の範囲の減縮に当たらないことは明らかである。
イこれに対し，原告は，本件補正事項１は単なる誤記にすぎず，意図的なものではないと主張する。
しかし，本件補正後の請求項１の記載に技術的矛盾点や誤記はなく，発明として明確に把握できるものであり，また，本件補正明細書の記載とも矛盾するものではないから，本件補正事項１が単なる誤記であることが明らかであるということはできず，そうである以上，本件補正事項１が特許請求の範囲の減縮に当たらないと判断した本件審決に誤りはなく，原告の主張は採用できない。
(2)本件補正事項２について
本件補正事項２は，「前記ラムの面のみをベースフレームとサブフレームとの間に円滑に摺動するために必要な隙間分だけ削除して前記ベースフレーム，サブフレーム及びラムを形成し前記動刃を前記フープ材入口側におけるラムの端面に埋め込み，ボルトにて固定するとともに前記固定刃をフープ材の排出口側におけるベースフレームの開口端に埋め込み，ボルトにより固定する」との事項を付加するものであるが，前記１(5)及び(6)で示した本件補正明細書の記載（【０００６】【００１３】）に照らすと，本件補正事項２によって付加された事項は，フープ材の切断時に動刃を安定化するという利点を有するものであるから，動刃を安定化するという課題を解決するものであるということができる。
他方，前記２(2)のとおり，本願発明の課題は，従来の技術は，部品点数が多くなること，加工により鋼材に歪みが生じて各部品を均等な精度に加工することが困難となる結果，ラムの摺動が円滑でなくなること，加工歪みのない互換性のある部品を得ようとすれば多大な加工時間を要する厳しい精度管理をしなければならないことなどというものであって，本願発明は，これらの課題を，「ベースフレームとサブフレームとの間にラムが摺動し得る間隔を保つ高さがラムの厚さより僅かに高くなるようにスペーサ部をベースフレーム側に鋳造にて一体形成」し，「スペーサ部の端部とラム部の粗加工面とを同一平面に同時仕上げ加工する」という手段によって解決するというものである。
そうすると，本件補正事項２は，原告の意図はともかく，結果的にみて，本願発明の課題に追加して，新たな課題を解決しようとするものであるといわざるを得ず，本件補正事項２が法１７条の２第４項２号の要件に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるということはできない。
(3)小括
よって，取消事由２も理由がない。
５取消事由３（いわゆる独立特許要件を欠くとした判断の誤り）について原告は，本件補正発明が独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した本件審決の判断の誤りを主張するが，本件補正が，前記のとおり，法１７条の２第４項の規定に違反して却下されるべきものである以上，原告の主張する取消事由３は，本件補正発明が独立特許要件を満たすものであるか否かについて検討するまでもなく，その理由のないことが明らかである。
６取消事由４（本願発明の容易想到性に係る判断の誤り）ついて
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア引用例（甲４）には，概略，次の記載がある。


(ア)本発明は，自動プレス装置等に併設されてスクラップフープ材を切断するフープ材カッターに関するものである（【０００１】）。(イ)図１及び２に示す本発明のフープ材カッターは刃物表面固定式であり，かつ独立した２軸駆動により刃物を搖動しつつ切断を行うものである。その構成は，固定刃がベースの上面にボルト等の適宜手段により固定され，ベースとカバーとの間にはラムが摺動可能に設けられるとともに，ラムの一端の下面には動刃が固定刃に対向してボルト等の適宜手段により固定されている（【００１４】）。(ウ)２個のモーターを所定のタイミング差で共働させることにより，それぞれの駆動軸を介してラムが搖動的に進退動する。この始動開始と同時に図１の矢印Ａで示す方向から被切断材としてのフープ材を供給することによりラムに固定した動刃と固定刃との間で切断が始まる（【００２２】）。
(エ)切断された材料は，矢印Ｂ（図１）で示す切断材排出口から排出される（【００２３】）。
イ以上の記載に基づき，本件審決による引用発明の認定の適否について検討する。
(ア)認定事項１について
引用例（甲４）の図１では，ベースの両端上部の突出部とベースは，同様のハッチングがされているから同一の部品であると認められるところ（乙１），引用例に記載されたフープ材カッターは，ベースとカバーとの間でラムが摺動するものであるから，上記突出部は，ベースとカバーとの間の間隔を保持するためのスペーサ部に相当するものであるということができる。
そうすると，「図１の左側に注目すると，ベースとカバーとの間にラムが摺動し得るようスペーサ部がベースに一体形成されていることが看取できる」との本件審決の判断に誤りはない。
(イ)認定事項２について
引用例【００２２】【００２３】の各記載からすると，図１の矢印Ａがフープ材の入り口側を示し，矢印Ｂがその出口側を示すものであることは明らかであるところ，引用例【００１４】の上記記載からすると，図１の右側では，動刃がフープ材出口側におけるラムの端面にボルトにより固定され，固定刃がフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定されているが示されていることは明らかである。
そうすると，「図１の右側に注目すると，動刃をフープ材出口側におけるラムの端面にボルトにて固定し，固定刃をフープ材の入り口側におけるベースの開口端にボルトにより固定していることが看取できる」との本件審決の判断にも誤りはない。(ウ)また，引用例【０００１】【００１４】には，「ベースとカバーとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，ベースに固定した固定刃との間にてフープ材を切断するフープ材カッター」との構成，図１には，「ベースとカバーとの間にラムが摺動し得る間隔を保つ高さがラムの厚さより僅かに高くなる」という構成がそれぞれ記載されていることが認められる。
(エ)以上に検討したところによれば，本件審決による引用発明の認定には誤りはないというべきであって，これに反する原告の主張は採用できない。
(2)相違点４に係る判断の誤りについて
一般に，各種の金属製品を一体形成するに際し，鋳造を用いることは普通に行われており，装置本体を鋳造により成形することは周知の技術であるから，引用発明について，スペーサ部とベースフレームとの一体形成のための具体的手段として鋳造とすることに困難性は認められないとした本件審決の判断に誤りはない。
(3)相違点５に係る判断の誤りについて
ア周知例１及び２の記載について
(ア)ギヤポンプ及びその製造方法に関する周知例１（甲５）には，概略，次の記載がある。
第３図及び第４図は片持軸タイプの歯車を使用してミクロン単位のサイドクリアランスを形成した本発明の上記ギアポンプの製造方法を説明するもので，ギヤケース部材のケーシング側壁との間に歯車とケース部材側面間の所望クリアランスに相当する厚さの薄いシムを予め介在させて，一側の端面にのみ支軸を形成した相互に噛み合う一対の歯車を嵌装し，歯車の支軸を設けていない端面とケース部材の側面を同時に研磨又はラップして同一の平坦面に形成する。(イ)また，内接型ギアポンプの内外ロータ研削方法に関する周知例２（甲６）には，概略，次の記載がある。
研削を行うには，まず，外ロータに内ロータを嵌め入れた状態で，第３図に示すようにこれらのロータをキャリアプレートの各円形孔に一組ずつ装入する。そして，各定盤を逆回転又は正回転させ，研削液を供給しつつ，これら定盤間にキャリアプレートを回転させながら通過させ，内ロータ及び外ロータを同時に研削する。(ウ)以上の各記載からすると，複数部材を組付後に一括研磨するのは，周知の技術であるということができる。
イ相違点５に係る本願発明の構成の容易想到性について引用発明は，ベースとカバーとの間を摺動しつつ往復動するラムに固定した動刃と，ベースに固定した固定刃との間でフープ材を切断するフープ材カッターの製造方法であるから，ベースとカバーとの間でラムを正確，円滑に摺動させるという課題を当然に有しているものということができる。そして，この課題を解決するため，スペーサ部の端部とラム部の粗加工面を平面に加工する場合に，効率向上の観点から，工数の削減を考慮して，上記アの周知技術を適用し，スペーサ部の端部とラムの粗加工面とを同一平面に同時加工することは，当業者において適宜採用することのできる手段であるということができる。
したがって，当業者は，引用発明について，上記周知技術を適用することにより，相違点５に係る本願発明の構成を容易に想到することができる。
(5)本願発明の効果について
以上のとおり，相違点４及び５に係る本願発明の構成は当業者が容易に想到することができるものである以上，本願発明の奏する効果も当業者が容易に予測し得るものというべきである。
原告は，本願発明が引用発明に基づいて容易に想到し得るものであったとしても，なお本願発明に原告主張の作用効果が認められることを理由に，本願発明は特許査定されるべきものであるかのように主張するが，本願発明の作用効果について，前記認定を覆すに足りる具体的な主張，立証はない。
したがって，原告の主張は，その適否はともかく，前提を欠き，採用することができない。
(6)よって，取消事由４も理由がない。
７結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部


平成２６年７月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１００５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年６月２５日
判     決
原告                            Ｘ訴訟代   理人弁   護士                 名越秀夫
同              高橋隆二
同              佐野辰巳
被告                アルコンリサーチ，リミテッド被告                協和発酵キリン株式会社上記両名訴訟代理人弁護士                三村量一
同              東崎賢治
同              岡田紘明
同訴訟代理人弁理士                南条雅裕同              瀬   田   あや子
主     文
１特許庁が無効２０１１－８０００１８号事件について平成２５年１月２２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告らの負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
被告らは，発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする発明について，平成８年（１９９６年）５月３日（優先日平成７年（１９９５年）６月６日，優先権主張国米国）を国際出願日とする特許出願（特願平９－５００５１０号。以下「本件出願」という。）をし，平成１２年５月１９日，特許第３０６８８５８号として特許権の設定登録（請求項の数１２）を受けた（以下，この特許を「本件特許」という。甲８１）。
本件特許に対し，原告が平成２３年２月３日に特許無効審判請求（無効２０１１－８０００１８号事件。以下，この無効審判事件の審判を「本件審判」という。）をしたところ，被告らが，同年５月２３日付けで本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正請求（甲１５２）をした。その後，特許庁は，同年１２月１６日，「訂正を認める。特許第３０６８８５８号の請求項１～１２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「第１次審決」という。甲８３）をした。
被告らが，これを不服として，平成２４年４月２４日に第１次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２４年（行ケ）第１０１４５号事件）を提起した後，同年６月２９日付けで本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求（訂正２０１２－３９００８４号事件）をしたところ，知的財産高等裁判所は，同年７月１１日，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１８１条２項に基づき，第１次審決を取り消す旨の決定をした。
特許庁は，上記決定を受けて，無効２０１１－８０００１８号事件の審理を再開し，その審理の中で，被告らは，同年８月１０日付けで本件特許の特許請求の範囲について設定登録時の請求項１を訂正し，同請求項２ないし４，６ないし１２を削除し，同請求項５を請求項２に繰り上げるとともにその内容を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正」という。甲１７１）をした。原告は，同年１０月１５日付け手続補正書（甲７２）及び同日付け審判事件弁駁書（甲７１）により本件審判の審判請求書の請求の理由に新たに無効理由を追加する旨の補正をしたが，審判長は，同年１２月２０日，上記補正は請求の理由の要旨を変更するものであるとして許可しない旨の決定（乙１）をした。
その後，特許庁は，平成２５年１月２２日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本が，同年２月１日に原告に送達された。
原告は，平成２５年３月１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
設定登録時のもの
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項１及び５の記載は，次のとおりである（以下，同請求項１に係る発明を「訂正前発明１」，同請求項５に係る発明を「訂正前発明５」という。）。
「【請求項１】アレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，組成物。」
「【請求項５】前記１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸が，（Ｚ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸であり，（Ｅ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸を実質的に含まない，請求項１に記載の組成物。」
本件訂正後のもの
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，次のとおりである（以下，同請求項１に係る発明を「本件訂正発明１」，同請求項２に係る発明を「本件訂正発明２」という。なお，下線部分は訂正箇所である。）。「【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。
【請求項２】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し，前記１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸が，（Ｚ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸であり，（Ｅ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸を実質的に含まない，ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物。」


３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件訂正に係る訂正事項１ないし１２（それぞれ設定登録時の請求項１ないし１２に係る訂正に対応するもの）は，いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とし，また，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから，旧特許法１３４条の２第１項ただし書の規定及び同条５項において準用する同法１２６条４項の規定に適合するとして本件訂正を認め，さらに，原告が本件審判の審判請求書で主張した設定登録時の請求項１及び５に係る発明についての無効理由を，以下のとおり，本件訂正発明１及び２についての無効理由１ないし３として読み替えた上で，無効理由１ないし３はいずれも理由がないから，本件訂正発明１及び２に係る本件特許を無効にすることはできないというものである。
（無効理由１）
本件訂正発明１及び２は，本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲１に記載された発明と同一であり，本件特許は，特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものであるから，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
（無効理由２）
本件訂正発明１及び２は，いずれも本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲１（主引例）並びに甲２の１，２（以下，特に断りのない限り，甲２の１，２を併せて「甲２」という。），甲３及び４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
（無効理由３）
本件訂正発明１及び２は，いずれも本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲３（主引例）並びに甲１，２及び４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
なお，甲１ないし４は，以下のとおりである。
甲１   「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響」：あたらしい眼科Vol.11,   No.4,603-605頁   (1994)甲２の１Clinical   andExperimentalAllergy,   Vol.24,955-959頁(1994)甲２の２Chem.   Pharm.Bull.40(9)   2552-2554頁(1992)
甲３    特開昭６２－４５５５７号公報
甲４    特開昭６３－１０７８４号公報
第３当事者の主張
１原告の主張
取消事由１（審理不尽）
特許無効審判において訂正請求があった場合，訂正後の特許請求の範囲の記載又は明細書の発明の詳細な説明の記載がそれぞれ特許法３６条６項の要件又は同条４項の要件を満たすか否かは，新たな文献調査を必要とすることなく，審判官が通常払うべき注意をもって，特許請求の範囲，明細書及び図面を読めば直ちに判断できることであるから，訂正後の特許請求の範囲の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載が上記各要件を満たすか否かを自発的に確認することは審判官が職権で当然に行うべきである。ましてや，本件審判の請求人である原告は，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」又は「ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する」の用語を特許請求の範囲に追加する本件訂正に起因して新たに生じた特許法３６条６項２号違反（明確性要件違反），同項１号違反（サポート要件違反）及び同条４項１号違反（実施可能要件違反）の無効理由を，平成２４年１０月１５日付け手続補正書（甲７２）により本件審判の審判請求書の請求の理由に追加する補正をするとともに，同日付け審判事件弁駁書（甲７１）において審判請求書の上記補正が認められない場合には職権探知による上記無効理由の審理を求めたのであるから，本件審判の合議体の審判官は，当然に本件特許について特許法３６条４項１号，６項１号及び２号の各要件の充足性を判断すべきであったというべきである。
しかるところ，審判長は上記補正を許可せず，かつ，本件審決は，他の無効理由によって特許無効審決を行うなどの合理的理由が存在しないにもかかわらず，特許法３６条４項１号，６項１号及び２号の各要件の充足性の判断を行わなかったのであるから，本件審決には審理不尽の重大な違法がある。この違法は，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，本件審決は取り消されるべきである。
取消事由２（訂正要件の判断の誤り）
ア本件審決は，本件訂正に係る訂正事項１（設定登録時の請求項１の訂正）は，処置対象の「アレルギー性眼疾患」を，「ヒトにおける」ものに限定し，「眼科用組成物」を，「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである旨判断した。
しかしながら，訂正事項１は，「点眼剤として調製された」という技術的事項と「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という技術的事項の２つの技術的事項を導入する訂正であるにもかかわらず，本件審決が，何の理由も付さずにこれら２つの技術的事項の導入を一括して一つの「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という「限定」と認定したのは誤りである。


次に，設定登録時の請求項１における「医薬用途」は，「アレルギー性眼疾患を処置するための」という文言で特定されており，訂正事項１により追加された「ヒト結膜肥満細胞安定化」は，単に「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（以下「化合物Ａ」という場合がある。）についての性質又は作用機序を発見したものにすぎず，「医薬用途の発明」を構成するものと評価することができない。また，製薬メーカーや医師等は，「アレルギー性眼疾患を処置するための」用途として化合物Ａを含有する点眼液を製造し処方するのであって，「ヒト結膜肥満細胞安定化のための」用途として化合物Ａを含有する点眼液を製造し処方するわけではない。そうすると，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正する訂正事項１は，訂正前後の医薬用途が同一であり，訂正によって「医薬用途の発明」の技術的範囲を何ら変更するものではないから，「限定」に該当せず，特許請求の範囲の減縮に当たらない。イ被告らは，この点に関し，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正することにより，化合物Ａについて「肥満細胞安定化剤」として機能し得ないような濃度その他の組成（すなわち，「構成」）を有するものが含まれなくなるから，特許請求の範囲の減縮に該当する旨主張する。しかしながら，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用語が，化合物Ａの濃度を「ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する濃度」に限定する意義があると解すると，本件訂正後の請求項１では，化合物Ａの用量を「治療的有効量」と規定しており，本件訂正後の明細書（以下「訂正明細書」という。甲１７１）の記載を参酌すれば，化合物Ａの治療的有効量は「０．０００１から５w/v％」（１２頁下４行）と解される。他方で，訂正明細書の表１によれば，治療的有効量の範囲内にある「３０μＭ」（約０．００１０w/v％）のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出の阻害率は－３．９％にすぎず，ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏さないことが明らかである。そうすると，本件訂正後の請求項１では，化合物Ａの用量について，「治療的有効量」と「ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する濃度」の矛盾する２種類の用量を規定していることになり，本件訂正発明１の技術的範囲が不明確となるから，被告らの上記主張は，訂正事項１が特許請求の範囲の減縮に該当することの根拠として妥当でない。
ウ以上によれば，訂正事項１が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとした本件審決には，訂正要件の判断に誤りがある。この判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，本件審決は取り消されるべきである。
取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）本件審決は，①甲１には，ＫＷ－４６７９，すなわち，化合物ＡのＺ体の塩酸塩では，モルモットの結膜肥満細胞は安定化されないことが示されており，そのような否定的な甲１の記載は，当業者にとって，ヒト結膜肥満細胞に対しては化合物Ａは安定化を示すものであることを示唆するものではないし，また，そのようなモルモットにおける否定的な結果を，ヒトにおける有効性を示唆するものとして解するような，本件特許の優先日時点の技術常識も見当たらないから，本件訂正発明１及び２における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲１に記載のものから動機付けられたものとはいえない，②甲４には，甲４でいう「化合物２０」すなわち化合物Ａを含む化合物（Ｉ）についてのラットにおける，homologousPCA（同族受動皮膚アナフィラキシー）の試験により，ＰＣＡ抑制作用が示されたことが記載されているが，肥満細胞からのヒスタミン等のオーコタイドの遊離の抑制を評価するものではなく，肥満細胞安定化を評価するものではない，さらに，「４８時間homologousPCA」の試験結果を受けて，「ＰＣＡ抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」るとの記載があるが，この記載は，推測を記載したものであり，実際に試験をして確認したものとは解されないし，甲４記載の「４８時間homologousPCA」の試験は，ラットの皮膚において実施したものであるから，「肥満細胞の不均一性」についての技術常識を考慮すれば，ラット皮膚の試験系についての甲４の当該記載は，「ヒト結膜」に対する肥満細胞安定化効果を何ら示唆するものではなく，甲４及び技術常識を考慮したとしても，甲１及び甲４のいずれにも，「ヒト結膜肥満細胞安定化」の点は記載も示唆もないから，本件訂正発明１及び２における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲１及び甲４からは動機付けられたものとはいえないとして，甲１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由２は，理由がない旨判断したが，以下のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア技術常識の認定の誤り
本件審決は，甲１０１ないし１０３（審判乙１ないし３）の記載によれば，本件特許の優先日（平成７年６月６日）前に，「クロモグリク酸二ナトリウムによるヒスタミン放出等の阻害作用は，肥満細胞のタイプによって有無が見られるとともに，げっ歯類の肥満細胞とヒト肥満細胞とは異なる反応を示すということ」は，当業者の技術常識であったことが認められ，上記の技術常識は，クロモグリク酸二ナトリウムだけに限ったものではなく，同様の薬物を含めて広く「肥満細胞の不均一性」として当業者に周知となっており，「ラット肥満細胞における実験はヒト肥満細胞における実験を予測するものではないということ」が，当業者の技術常識となっていたものと認められる旨認定した。
しかしながら，以下のとおり，本件特許の優先日当時，本件審決にいう「肥満細胞の不均一性」が技術常識であったものとは認められず，むしろ，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果をある程度予測できることが技術常識であったものであり，ラット肥満細胞における実験結果からヒト肥満細胞における実験結果を予測できたものであるから，本件審決の上記認定は誤りである。
種差について


甲７（１頁右欄の【薬効薬理】），甲１０（２頁左欄の［薬効薬理］），甲１３（４９頁左欄１１行～１４行，５５頁左欄下から２行～右欄８行），甲１４（１０２１頁左欄１４行～１８行，１０２５頁右欄３３行～３７行），甲１５（１１４９頁左欄８行～１７行，１１５５頁左欄１０行～１８行），甲１６（４６７頁左欄１行～右欄１４行），甲１７（４３８頁左欄２０行～２６行），甲１８（４７５頁右欄１０行～１４行，２６行～３４行），甲２０（１５１９頁左欄６行～９行，１２行～２７行），甲２３（２頁の【薬効薬理】）及び甲２０５（９０頁左欄１６行～右欄３行，９２頁左欄１４行～１６行）の記載事項によれば，本件特許の優先日前に，アレルギー性結膜炎のモルモットモデルは，ヒトのアレルギー性結膜炎のモデルとして広く用いられており，当業者は，モルモット又はラットのアレルギー性結膜炎を利用した試験結果から，ヒトのアレルギー性結膜炎の治療への適用を期待したり，実際にヒトに適用していた。
また，本件特許の優先日前にヒトにおけるアレルギー性結膜炎用の点眼液として製品化されていた，「ザジテンⓇ点眼液０．０５％」（ケトチフェンフマル酸塩点眼液）の添付文書（甲７）及び「アレギサールⓇ点眼液０．１％」（ペミロラストカリウム点眼液）の添付文書（甲１０）には，ラット腹腔肥満細胞におけるケミカルメディエーターの遊離抑制の実験結果によって，ヒトの抗アレルギー点眼剤におけるケミカルメディエーターの遊離抑制効果があることを確認できたことが示されている。
さらに，甲２０５には，ラット腹腔肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制の実験結果から，ヒト好塩基球からのヒスタミン遊離抑制の実験結果を予測可能であることが示されている。
したがって，種差にかかわらず，ラットにおける実験結果からヒトにおけるケミカルメディエーターの遊離抑制の実験結果を予測できるというのが本件特許の優先日当時の技術常識であった。
部位差について
参考資料２）（１９２頁左欄下から４行～１９３頁左欄下から５行，１９４頁左欄２行～９行），甲４２（審判参考資料３）（３０頁左欄６行～右欄４行）及び甲２０６（６１８頁左欄下から２行～右欄１５行，６１９頁左欄１１行～１４行，１７行～１９行）の記載事項には，フマル酸ケトチフェン（甲７，２０５），ペミロラストカリウム（甲１０），トラニラスト（甲４１，４２），Ｌ－アスコルビン酸６－ドコサヘキサエン酸エステル（甲２０６）の多様な薬剤において，部位差があっても，他部位の結膜肥満細胞のケミカルメディエーターの遊離抑制効果から，結膜肥満細胞のケミカルメディエーターの遊離抑制効果が予測可能であることが示されている。
したがって，部位差にかかわらず，結膜以外の肥満細胞による実験結果から，結膜肥満細胞におけるケミカルメディエーターの遊離抑制の実験結果を予測できるというのが本件特許の優先日当時の技術常識であった。
甲１０１ないし１０３等について
甲１０１ないし１０３（審判乙１ないし３）には，いずれもクロモグリク酸二ナトリウムによる実験では，ラット結合組織肥満細胞におけるヒスタミン遊離抑制効果とヒト肺肥満細胞におけるヒスタミン遊離抑制効果が異なる挙動を示したことが記載されている。
しかし，甲１０１ないし１０３（甲１０１と甲１０２は，L.B.Schwartzが著者であり，実質的には２グループの文献）では，いずれも，クロモグリク酸二ナトリウムという同一の薬剤を用いた実験が記載されており，広く一般化できるような技術常識が記載されているわけではない。また，本件審決では，甲１０１ないし１０３に記載された事実が，クロモグリク酸二ナトリウム以外にも応用できる根拠を何ら示していない。
４１，４２，２０５，２０６等の多種多様な薬剤に根拠を持つ多数の文献に，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果を予測できることが示されていたにもかかわらず，本件審決が，クロモグリク酸二ナトリウムのみの少数の文献のみを根拠として，本件審決にいう「肥満細胞の不均一性」を技術常識であると認定したことは誤りである。
被告らは，この点について，「肥満細胞の不均一性」を技術常識であることの根拠として，甲１０１ないし１０３に加えて，甲１２７ないし１２９を挙げるが，これらの６文献のうち，種差について記載されているのは甲１０２のみであり，甲１０１，１０３，１２７ないし１２９は種差について言及するものではなく，これらの文献から「肥満細胞の不均一性」を技術常識であることを裏付けることはできない。そして，種や部位が相違したことによって異なる挙動を示した事例が少数あるからといって，当業者が他の種や部位で適用してみる動機付けを阻害するものではない。
イ甲１の記載事項の評価の誤り
甲１には，「抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ，…ketotifenおよびＫＷ－４６７９は無効であった。」との記載がある。
しかるところ，Ketotifen（ケトチフェン）の点眼液は，本件特許の優先日前に，抗ヒスタミン作用以外にヒスタミン遊離抑制作用を有することが知られていること（甲３２の１２５３頁右欄１８行～２０行，甲７）に鑑みれば，甲１に接した当業者は，甲１の上記記載は甲１の著者らの実験ではケトチフェン等について「有意な効果差を確認できなかった」ことを「無効であった」と表現したものと認識し，甲１の上記記載からケトチフェンと同列に扱われているＫＷ－４６７９の結膜肥満細胞安定化効果（ヒスタミン放出阻害効果）が皆無であるとまでは認識しない。したがって，甲１の上記記載を根拠として，本件審決が，甲１には，ＫＷ－４６７９，すなわち，化合物ＡのＺ体の塩酸塩では，モルモットの結膜肥満細胞は安定化されないことが示されていると認定したのは，誤りである。
そして，ＫＷ－４６７９がケトチフェンと同様にいくばくかの肥満細胞安定化効果を奏することが期待できれば，本件訂正発明１及び２を容易に発明することができたものであり，甲１の上記記載は，本件訂正発明１及び２の容易想到性を阻害することにはならない。
ウ甲４の記載事項の評価の誤り


本件審決は，甲４には，「化合物２０」（化合物Ａ）を含む「化合物（Ｉ）」についてのラットにおけるhomologousPCA（同族受動皮膚アナフィラキシー）の試験により示された「ＰＣＡ抑制作用」について，「ＰＣＡ抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」るとの記載があるが，この記載は，推測を記載したものであり，実際に試験をして確認したものとは解されないし，甲４記載の「４８時間homologousPCA」の試験は，ラットの皮膚において実施したものであるから，「肥満細胞の不均一性」についての技術常識を考慮すれば，ラット皮膚の試験系についての甲４の当該記載は，「ヒト結膜」に対する肥満細胞安定化効果を何ら示唆するものではない旨認定した。
しかしながら，推測を記載した公知文献であっても，その記載に基づいて当業者が発明を想到できたものであれば，進歩性欠如の根拠として十分である。
また，甲４記載の「ラットの４８時間homologousPCA試験」（１３頁右下欄１６行～１４頁左上欄１８行）は，ケミカルメディエーターの遊離抑制を直接的に測定したものではなく，甲４には，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制が確定的には記載されていないが，一方で，甲４には，ＰＣＡ試験は，漏出色素量を定量することによって，どの程度アナフィラキシーを抑制できたかを評価でき，その評価結果から「皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくもの」と推論できること（１５頁右上欄）が記載されている。これらの記載を総合的に考慮すれば，甲４に接した当業者においては，甲４記載の「化合物２０」（化合物Ａ）が肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制作用を奏するであろうと推測して，甲４記載の「化合物２０」（化合物Ａ）を肥満細胞安定化剤として適用してみる動機付けは十分にある。
したがって，甲４は「ヒト結膜」に対する肥満細胞安定化効果を何ら示唆するものではないとの本件審決の認定は誤りである。
エ周知技術の認定の誤り
本件審決は，本件訂正発明１に係る「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の構成（原告が本件審判において「相違点２」と特定した構成）は，「抗ヒスタミン作用のある抗アレルギー剤は，ヒスタミン遊離抑制作用も有するのが通常であった」との本件特許の優先日当時の周知技術から当業者が容易に想到できたとの原告の主張に対して，①原告が周知技術であることの根拠として挙げた甲３０及び甲３１は，抗アレルギー剤を，抗ヒスタミン作用のあるものと抗ヒスタミン作用のないものに分類して紹介した文献にすぎないから，抗ヒスタミン作用を有する薬物がヒスタミン遊離抑制作用をも有することが通常であったことを示すものではない，②乙４（「メルクマニュアル    第１６版」日本語版第１版）を引用して，ヒスタミン遊離抑制作用のない抗ヒスタミン薬があるとして，原告の上記主張を排斥した。
しかしながら，甲３０の４８頁表２に掲げられている抗ヒスタミン作用のある薬剤８種は，いずれもヒスタミン遊離抑制作用の欄に「○」が記載されているのであるから，本件特許の優先日当時，「抗ヒスタミン作用のある抗アレルギー剤は，ヒスタミン遊離抑制作用も有するのが通常であった」ことに十分な根拠がある。
また，そもそも「抗ヒスタミン作用のある抗アレルギー剤は，ヒスタミン遊離抑制作用も有するのが通常であった」という原告の主張は，例外を全く許さずに抗ヒスタミン薬がヒスタミン遊離抑制作用を有していたという主張ではない。
したがって，本件審決が「抗ヒスタミン作用のある抗アレルギー剤は，ヒスタミン遊離抑制作用も有するのが通常であった」ことが周知技術でないと認定したのは誤りである。
そして，多くの抗ヒスタミン剤がヒスタミン遊離抑制作用を有するのであれば，仮に少数の例外があったとしても，抗ヒスタミン作用のある化合物に接した当業者は，当該化合物にヒスタミン遊離抑制作用もあるのではないかと思い至ることができる程度の蓋然性がある。
オ容易想到性の判断の誤り
前記アのとおり，本件特許の優先日当時，本件審決にいう「肥満細胞の不均一性」が技術常識であったものとは認められず，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果をある程度予測できることが技術常識であったものである。また，上記技術常識に加えて，甲４には，「化合物２０」（化合物Ａ）を含む「化合物（Ｉ）」についてのラットにおけるＰＣＡ試験の評価結果から「皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくもの」と推論できることが記載されており，この記載は，化合物Ａがヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離抑制作用を奏することを示唆するものであり，甲１記載の「ＫＷ－４６７９」（化合物Ａのシス体の塩酸塩）をヒト肥満細胞安定化剤として適用してみることの動機付けとなるものである。なお，甲１には，「抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ，…ketotifenおよびＫＷ－４６７９は無効であった。」との記載があるが，前記イで述べたように，この記載は，甲１記載の「ＫＷ－４６７９」をヒト肥満細胞安定化剤として適用してみることの阻害理由となるものではない。
さらに，本件特許の優先日前の１９９４年（平成６年）１１月１日に頒布された刊行物である甲２０９（米国特許第５，３６０，７２０号公報）には，訂正明細書記載のヒト結膜肥満細胞を用いた実験方法（実験系）と実質的に同じ実験方法が記載されており，当業者は，この記載を参酌して，ヒト結膜肥満細胞を用いた実験で甲１記載の「ＫＷ－４６７９」のヒト結膜肥満細胞安定化剤としての効果を確認することを容易になし得たものである。
以上を総合すれば，甲１及び甲４に接した当業者であれば，甲１記載の「ＫＷ－４６７９」（化合物Ａのシス体の塩酸塩）をヒト結膜肥満細胞安定化剤として適用することを試みる動機付けがあり，本件訂正発明１及び２を容易に想到することができたものである。
カまとめ
以上によれば，本件訂正発明１及び２における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲１及び甲４に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして，甲１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由２は理由がないとした本件審決の判断は誤りである。この判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，本件審決は取り消されるべきである。


取消事由４（甲３を主引例とする進歩性の判断の誤り）本件審決は，甲３には，「マスト細胞からのオータコイド（即ち，ヒスタミン，セロトニン等）の放出を阻害」するものと信じられる旨が記載されているが，推測を記載したものであって，実際に試験をして確認したものとは解されないこと，加えて，「肥満細胞の不均一性」についての技術常識を考慮すれば，ラットのアナフィラキシー様活性を呼吸困難の徴候で測定する試験系についての甲３の記載は，「ヒト結膜肥満細胞安定化」を何ら示唆するものではなく，甲３及び甲４のいずれにも，「ヒト結膜肥満細胞安定化」の点は記載も示唆もないから，本件訂正発明１及び２における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲３及び甲４に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして，甲３を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由３は，理由がない旨判断した。
おり，推測を記載した公知文献であっ
ても，その記載に基づいて当業者が発明を想到できたものであれば，進歩性欠如の根拠として十分である。
件特許の優先日当時の技術常識であったものではなく，本件審決には甲３記載の技術的事項の評価に誤りがあるから，この誤りを前提とする本件審決の上記判断は誤りである。この判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，本件審決は取り消されるべきである。
２被告らの主張
取消事由１に対し
ア原告が平成２４年１０月１５日付け手続補正書（甲７２）による補正により本件審判の審判請求書に新たに追加した特許法３６条６項２号違反（明確性要件違反），同項１号違反（サポート要件違反）及び同条４項１号違反（実施可能要件違反）の無効理由は，記載要件違反を内容とするものであり，新規性の欠如及び進歩性の欠如を内容とする無効理由１ないし３との間には何らの共通性が存在しないから，事案の一回的解決の要請が妥当せず，また，追加した無効理由を同一の手続で審理することとすれば，新たにもう１件の無効審判を最初から開始するのと同等の期間を要し，審理を不当に遅延させることになるので，上記補正は「当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らか」（特許法１３１条の２第２項柱書き）という要件を満たさない。
したがって，審判長が上記補正を許可しない決定をしたことは適法である。
また，原告は，上記補正で追加した無効理由に基づく別途の無効審判請求をすることができるのであるから，審判長の上記決定によって何らの不利益をも被っていない。
そして，審判長の上記決定が適法である以上，本件審判の合議体の審判官は，原告が上記補正により追加した無効理由について審理する必要はなく，仮にこれを審理することとなれば，審理を不当に遅延させることは明らかであり，特許法１３１条の２第２項の趣旨に反することとなる。イ以上によれば，本件審決の審理不尽の違法をいう原告主張の取消事由１は理由がない。
取消事由２に対し
ア原告は，本件訂正の訂正事項１（設定登録時の請求項１に係る訂正）のうち，「眼科用組成物」を「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」とする訂正が，「点眼剤として調製された」という技術的事項と，「（眼科用）ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という技術的事項の２つの技術的事項を導入する訂正であるにもかかわらず，それが「限定」に該当するかどうかを一括して判断したのが誤りであると主張する。
しかしながら，特許法１３４条の２第１項１号が，訂正の目的要件の１つとして「特許請求の範囲の減縮」を許容したのは，特許無効審判に対する特許権者の防御の必要性と，当該特許権の行使を受け得る第三者（公衆）への影響との均衡を図ったものである。そして，訂正前の請求項の全体に対して，訂正後の請求項の全体が，限定されていれば，当該特許権の行使を受け得る第三者（公衆）が不利益を被るおそれはないのであるから，特許法１３４条の２第１項１号の「特許請求の範囲の減縮」に該当するか否かは，訂正前の請求項の全体と，訂正後の請求項の全体を比較して判断すれば，必要かつ十分であるというべきであり，それを更に細分化して論ずる必要はない。そして，訂正事項１は，「アレルギー性眼疾患」を「ヒトにおける」ものに限定し，「眼科用組成物」を「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」に限定することを内容とするものであり，本件審決が，訂正事項１について，全体として特許請求の範囲の減縮に該当すると判断した点に誤りはない。
これに対し原告の上記主張は，訂正事項１を恣意的に分断し，それぞれの構成について，特許請求の範囲の減縮に該当するか否かを判断すべきであるというものであるから，その前提において失当である。イ仮に訂正が特許請求の範囲の減縮に該当するか否かを請求項の全体で判断するのではなく，原告が主張するように訂正事項１を「分断して」解釈し，判断したとしても，訂正事項１における「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」とする訂正は，特許請求の範囲の減縮に該当する。すなわち，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正することにより，化合物Ａを有効成分とする点眼剤であって，「肥満細胞安定化剤」として機能し得ないような濃度その他の組成（すなわち，「構成」）を有するものは，「眼科用組成物」には該当するとしても，「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」には該当せず，本件訂正後のクレームには含まれないのであるから，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正することは，特許請求の範囲の減縮に該当することが明らかである。また，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正することにより，「ヒト結膜」の肥満細胞を安定化しないものは，他の動物や他の組織の肥満細胞を安定化するものであったとしても，本件訂正後のクレームから除かれているから，この点のみを考慮しても，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」とする訂正は，特許請求の範囲の減縮に該当することが明らかである。
原告は，これに対し，訂正事項１により追加された「ヒト結膜肥満細胞安定化」は，単に化合物Ａについての性質又は作用機序を発見したものにすぎず，「医薬用途の発明」を構成するものと評価することができないし，また，製薬メーカーや医師等は，「アレルギー性眼疾患を処置するための」用途として化合物Ａを含有する点眼液を製造し処方するのであって，「ヒト結膜肥満細胞安定化のための」用途として化合物Ａを含有する点眼液を製造し処方するわけではなく，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正する訂正事項１は，訂正前後の医薬用途が同一であり，訂正によって「医薬用途の発明」の技術的範囲を何ら変更するものではないから，「限定」に該当せず，特許請求の範囲の減縮に当たらない旨主張する。


しかしながら，本件訂正発明１は，そもそも単なる作用機序の発見ではなく，物（すなわち，「構成」）としても用途としても，従来のものとは区別されるものであり，また，訂正事項１は，「アレルギー性眼疾患を処置するための」という医薬用途と「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という医薬用途の観点を異にする二重の医薬用途で発明を限定するものであり，いずれの医薬用途も発明を限定する意義を有するものであるから，特許請求の範囲の減縮に該当し，原告の上記主張は，失当である。
ウ以上によれば，本件審決における訂正要件の判断の誤りをいう原告主張の取消事由２は理由がない。
取消事由３に対し
ア「肥満細胞の不均一性」が本件特許の優先日当時の技術常識であったこと本件審決が摘示した甲１０１ないし１０３（審判乙１ないし３）の記載事項に加えて，甲１２７（審判乙２７）（訳文１頁図３，２頁図４），甲１２８（審判乙２８）（訳文１頁６行～１２行，２頁図１ａ，図１ｂ）及び甲１２９（審判乙２９）（訳文１頁図２，２頁７行～１０行）の記載事項によれば，本件特許の優先日当時，ある化合物による肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制については，ある動物種のある組織の肥満細胞においては抑制したものの，他の動物種の他の組織の肥満細胞を用いた実験結果では全く抑制しなかったという例が多数あることが知られており，特定の化合物が，特定の動物種（例えば，ヒト，ラット，モルモット）の特定の組織の肥満細胞（例えば，結膜肥満細胞，皮膚肥満細胞，腹膜肥満細胞，腸粘膜肥満細胞）に対して，当該肥満細胞の安定化をいくらか達成できたとしても，他の動物種の同じ組織の肥満細胞や同じ動物種の他の組織の肥満細胞において安定化を達成できるか否か，仮にできるとしてどの程度安定化できるのかについての予見可能性は極めて乏しいというのが，本件特許の優先日当時の技術常識であったものである。異なる動物種の異なる組織であればなおさら予見可能性が低い。
このように，本件特許の優先日当時，肥満細胞においては，異なる組織・異なる動物種の間で薬物応答の予測可能性が極めて低いという性質（「肥満細胞の不均一性」）があることが技術常識であったものであり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から，他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を予測することは，極めて困難であった。原告は，これに対し，甲７，１０，１３ないし１８，２０，２３，４１，４２，２０４ないし２０６の記載事項を挙げて，異なる種・異なる組織の肥満細胞についての実験結果から，ヒト結膜肥満細胞における実験結果を予測可能であったから，「肥満細胞の不均一性」は，本件特許の優先日当時の技術常識ではなかった旨主張する。
しかしながら，甲１３ないし１８に関しては，ラット及びモルモットの結膜炎がヒトの結膜炎と類似しているというだけでは，これらの動物及びヒトに薬物を投与したときに，薬物応答性が同様であること（例えば，ラット及びモルモットに有効である薬物がヒトにおいても有効であること）を意味しない。また，ある薬物によりこれらの動物で結膜炎症状の抑制が見られたとしても，症状全体としての観察では，その薬物が動物又はヒトにおいて肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑制したことを示したものとはいえない。
また，甲７，１０，２０，２３，４１，４２，２０４ないし２０６に関しては，動物又はヒトの一方のみで肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制を測定したものにすぎず，動物とヒトとで肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制を比較したものですらないから，これらの文献は，肥満細胞について，ある種・ある組織における実験結果から他の種・他の組織における実験結果が予測可能であるとの主張の根拠とはなり得ない。そもそも，肥満細胞の不均一性とは，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から，他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を予測することが困難であるということを意味するのであって，決して，組織差や種差を超えて同じ結果になることがあり得ないことまでを意味するものではない。このため，異なる２種の肥満細胞において実験をした場合に同じ結果になることがあったとしても，そのことは，肥満細胞の不均一性を否定する根拠とはならず，まして，実験もせずに，単に，予測できるはずであるとの前提に立つ文献が，肥満細胞の不均一性を否定する根拠とはなり得ない。
したがって，原告の上記主張は，理由がない。
ｂまた，原告は，本件審決が引用した甲１０１ないし１０３（審判乙１ないし３）に記載されているのは，いずれもクロモグリク酸に関する実験であり，クロモグリク酸以外にも応用できる根拠を示すことなく，本件審決が「肥満細胞の不均一性」を技術常識と認定したのは誤りである旨主張する。
しかしながら，肥満細胞の不均一性とは，その言葉どおり，肥満細胞自体の特性であり，クロモグリク酸は，あくまで例示にすぎず，肥満細胞自体の特性である肥満細胞の不均一性を示すためには，クロモグリク酸のみの例示で何ら問題はない。
また，本件審判において証拠として提出された甲１２７ないし１２９（審判乙２７なしい２９）には，クロモグリク酸だけでなく，ネドクロミル，テルフェナジン，ケトチフェン等を用いた実験に基づき，肥満細胞の不均一性が実証されている。
さらに，本件審決が挙げた甲１０３（審判乙３）は，「クロモリン様化合物」の開発の失敗について述べたものであって，「クロモリン」自体に限らず，「クロモリン」と同様に「肥満細胞安定化」を目指して開発されようとした化合物について述べたものである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
以上によれば，本件審決が「肥満細胞の不均一性」は本件特許の優先日当時の技術常識であったと認定したことに誤りはない。イ甲１にはヒト結膜肥満細胞安定化についての記載も示唆もないこと甲１は，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）を用いて，モルモットにおける２種類の結膜炎（モデル），具体的には，①抗原誘発の結膜炎（結膜肥満細胞の安定化と抗ヒスタミンの両方が炎症の抑制に関与する。）と②ヒスタミン誘発の結膜炎（抗ヒスタミンのみが炎症の抑制に関与する。）に対する治療効果を実験により検討し（６０３頁右欄１行～９行），その実験結果に基づき，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）が，結膜肥満細胞の安定化ではなく，抗ヒスタミン作用により，結膜炎を抑制したものと予測し（６０５頁左欄２６行～２９行），それを実証するため，モルモットにおいて，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）が結膜肥満細胞を安定化するか否か，より具体的には，ヒスタミンの遊離が阻害されるか否かを測定したところ，予測のとおり，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）の結膜肥満細胞安定化について，科学的統計学的な手法により，「無効であった」（６０５頁左欄２９～３４行）と明確に記載している。


したがって，甲１に接した当業者であれば，上記記載から，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）はモルモットの結膜の肥満細胞安定化について，文字通り，「無効であった」と理解する。
このように甲１は，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がモルモットの結膜肥満細胞安定化について有効か無効かを科学的統計学的に検討し，「無効であった」との結論を導いているのであるから，甲１の記載から，当業者が，本件訂正発明１及び２のヒト結膜肥満細胞安定化剤に容易に想到し得るための動機付けがあるとは到底いえない。
原告は，この点について，当業者は，甲１にＫＷ－４６７９（化合物Ａ）の肥満細胞安定化効果が「無効であった」と記載されていても，その効果が「皆無であるとまでは認識しない」などと主張する。しかしながら，そもそも，甲１は，実験結果のばらつきにより，データに「差がない（効果がない）」ものを「差がある（効果がある）」ものと認識してしまう誤りを排除するために，科学的統計学的分析により「有意差」を用いて検討したものであって，当業者がＫＷ－４６７９（化合物Ａ）の肥満細胞安定化効果が「皆無であるとまでは認識しない」との原告の上記主張は，科学的統計学的分析により排除されるべき誤りをあえて犯そうとするものであり，失当である。ｂ原告は，甲１に関して，ケトチフェンの例を持ち出し，ケトチフェンの点眼液について，本件特許の優先日前に抗ヒスタミン以外にヒスタミンの遊離を抑制することが知られていると述べ，そのようなケトチフェンについてまで「無効であった」とする甲１の記載からは，当業者は，ケトチフェンやＫＷ－４６７９（化合物Ａ）の肥満細胞安定化効果が皆無であるとまでは認識しない旨主張する。
しかしながら，仮にケトチフェンの点眼液が本件特許の優先日前に抗ヒスタミン以外にヒスタミンの遊離を抑制するものとして知られていたとしても，それは，あくまでＫＷ－４６７９（化合物Ａ）とは異なる化合物であるケトチフェンのヒスタミン遊離抑制効果であって，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がケトチフェンと同様にヒスタミン遊離抑制を示すか否かは，甲１からは全く把握することができない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
以上のとおり，甲１は，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がモルモットの結膜肥満細胞安定化について有効か無効かを科学的統計学的に検討し，「無効であった」との結論を導いているから，本件審決が，甲１には，ＫＷ－４６７９，すなわち，化合物ＡのＺ体の塩酸塩では，モルモットの結膜肥満細胞は安定化されないことが示されており，そのような甲１の記載は，当業者にとってヒト結膜肥満細胞に対しては化合物Ａは安定化を示すものであることを示唆するものではないと判断したことに誤りはない。
ウ甲４には化合物Ａがヒト結膜肥満細胞を安定化することについての記載
も示唆もないこと
甲４記載の「ラットの４８時間homologousPCA試験」は，ケミカルメディエーターの遊離抑制を測定したものではなく，また，甲４の「ＰＣＡ抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」との記載が，推測を記載したにすぎないものであることは，原告も認めるとおりである。そして，ＰＣＡ試験は，皮膚における漏出色素量を測定するものであって，肥満細胞安定化だけでなく，抗炎症性メディエーター作用等を含む複合的な要因により結果として観察されるアレルギー症状全体を評価するものにすぎない。そのため，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離を抑制できなくとも，アレルギー反応の流れにおいてより下流に位置するヒスタミン受容体へのヒスタミンの結合を阻害する等の反応によって，アレルギー症状全体としては抑制されたものとして観察され，ＰＣＡ試験では有効と評価されるものであるから，ＰＣＡ試験で有効であることは，肥満細胞を安定化することを示すものではない。このように甲４の記載は，ラットのいかなる組織においても，肥満細胞の安定化を示すものではなく，まして，ヒト結膜肥満細胞を安定化することを示すものではないから，甲４の記載からヒト結膜肥満細胞の安定化を予測することが不可能である。
また，甲４において，「ラット」の「皮膚」において肥満細胞が安定化さ肥満細胞には「肥満細胞の不均一性」があり，ある動物のある組織における肥満細胞の実験結果から，ヒト結膜における肥満細胞の実験結果を予測することは困難であるから，化合物Ａがヒト結膜における肥満細胞を安定化するこを動機付けるものでも，示唆するものでもない。
エ抗ヒスタミン剤であればヒスタミンの遊離も抑制するのが通常であるとの
周知技術が存在しないこと
原告は，甲３０及び甲３１を根拠として挙げて，本件特許の優先日当時，抗ヒスタミン剤は，ヒスタミンの遊離も抑制するのが通常であったことは周知であった旨主張する。
しかしながら，甲３０及び甲３１は，そもそも，抗アレルギー剤のうち，「ヒスタミンの遊離を抑制するもの」に着目した文献であり，「ヒスタミンの遊離を抑制するもの」を母集団として，「抗ヒスタミンであるもの」と「「抗ヒスタミンでないもの」とに分類した文献であり，「抗ヒスタミン剤であって，ヒスタミンの遊離を抑制しないもの」は，そもそも母集団に含まれていないため，甲３０及び甲３１の記載から，抗ヒスタミン剤は，ヒスタミンの遊離も抑制するのが通常であったとの原告の主張を根拠付けることは論理的に不可能である。
実際にも，「抗ヒスタミン剤であって，ヒスタミンの遊離を抑制しないもの」は，本件特許の優先日当時，数多く存在していたのであって，「抗ヒスタミン剤」であるからといって，ヒスタミンの遊離も抑制するとは到底いえない。
したがって，原告の上記主張は失当である。


オ本件特許の優先日当時，当業者がヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系を構築し，利用可能とすることは極めて困難であったことある化合物がヒト結膜肥満細胞を安定化するか否かを検証するためには，ヒト結膜肥満細胞を用いたinvitroの実験系（生体から切り離された実験系）が必要不可欠である。なぜなら，安全性が確立されていない化合物を，生きているヒトの目に投与することは危険極まりないからである。本件特許の優先日当時，ヒト結膜肥満細胞を用いた実行可能な実験系（アッセイ系）の構築について記載された文献としては，本件特許の優先日のわずか約７月前に公開された甲２０９（米国特許第５，３６０，７２０号公報）が存在していたが，それ以外には存在しなかった。そして，ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功するには，甲２０９に記載された技術情報だけでなく，①実験材料である新鮮なヒトの死体から取り出された眼を入手することの困難性，②必要なドナーの眼の数や組織の量，③ドナーの条件を満たすこと，④肥満細胞についての当業者の理解に沿った精製方法とは異なる方法によらなければならないことといった重要な技術的課題を認識し，それらを克服しなければならず，そのために必然的に相当量の時間と労力を要することからすれば，当業者が，本件特許の優先日までに，ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功することは極めて困難であった。
このことは，実際にも，米国のみならず，日本を含むいかなる国においても，本件特許の優先日前のみならず，本件特許の優先日の数年後でさえ，ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系を開発したという報告が，いかなる企業からも研究機関からも報告されておらず，ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系を使用しようとした試みさえも，報告されていないこと（乙２０）によっても裏付けられる。
このように当業者が，本件特許の優先日までに，ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功することは極めて困難であったものであり，いわんや，そのようなヒト結膜肥満細胞を用いた実行可能なアッセイ系は周知技術となるには至っていなかった。
したがって，当業者が，本件特許の優先日当時，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がヒト結膜肥満細胞を安定化する効果があるか否かを検証することは極めて困難であったものである。
カ本件訂正発明１及び２を容易に想到することができなかったこと前記イのとおり，甲１は，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がモルモットの結膜肥満細胞安定化について有効か無効かを科学的統計学的に検討し，「無効であった」との結論を導いており，甲１には，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）に肥満細胞安定化効果がないことが明示されているのであるから，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がヒト結膜肥満細胞の安定化を示すことについての記載も示唆もない。
次に，前記ウのとおり，甲４には，ラットのいかなる組織においても，肥満細胞の安定化を示すものではなく，まして，ヒト結膜肥満細胞を安定化することを示すものではないから，甲４の記載からヒト結膜肥満細胞の安定化を予測することが不可能である。また，甲４において，「ラット」の「皮膚」において肥満細胞が安定化されたことが実証されていたと仮定したとしても，前記アで述べたとおり，肥満細胞には「肥満細胞の不均一性」があることに鑑みると，化合物Ａがヒト結膜における肥満細胞を安定化することを動機付けるものでも，示唆するものでもない。
したがって，甲１及び甲４に接した当業者において，甲１記載のＫＷ－４６７９（化合物Ａ）をヒト結膜肥満細胞を安定化させるために用いることの動機付けがないから，甲１及び甲４に基づいて本件訂正発明１及び２を容易に想到することができたものとはいえない。
さらに，前記オのとおり，本件特許の優先日当時，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がヒト結膜肥満細胞を安定化することを検証するために不可欠なヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系は，当業者にとって現実的に利用可能な技術ではなく，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）がヒト結膜肥満細胞を安定化する効果があるか否かを検証することは極めて困難であったものであるから，当業者は，甲１及び甲４に基づいて，ＫＷ－４６７９（化合物Ａ）をヒト結膜肥満細胞安定化剤として用いることができることを容易に想到することができたものとはいえない。
キまとめ
以上によれば，甲１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由２は理由がないとした本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
取消事由４に対し
ア甲３は，本件訂正発明１及び２の化合物Ａを具体的に開示するものではなく，様々な動物種における様々な組織における肥満細胞を十把一絡げにして，「抗アレルギー活性を有する本発明の化合物は，…マスト細胞からのオータコイド（即ち，ヒスタミン，セロトニン等）の放出を阻害…するものと信じられる」（６頁左上欄１８行～右上欄８行）と一般的に記載しているにすぎない。
また，甲３記載の実施例は，単にモルモットの回腸又はモルモットのインビボにおいて抗ヒスタミン活性を測定し（実施例７），ラットにおいてアナフィラキシー様活性を測定したものにすぎない（実施例Ｇ）。これらの実施例における試験は，いずれも，肥満細胞を安定化したかどうか，すなわち，ヒスタミン等の遊離を抑制したかどうかを観察することができる試験ではない。
このように甲３は，化合物Ａだけでなく，甲３に記載された具体的な化合物のいずれについても，ヒト結膜肥満細胞のみならず，いかなる動物種のいかなる組織の肥満細胞の安定化についても具体的に観察していない。したがって，甲３には，ヒト結膜肥満細胞を安定化することについて，実質的に記載されているとも示唆されているともいえない。また，甲３において，「ラット」のいずれかの組織において肥満細胞が安細胞には「肥満細胞の不均一性」があることに鑑みると，甲３の記載から，ヒト結膜における肥満細胞の実験結果を予測することは困難であるから，ヒト結膜における肥満細胞を安定化することを動機付けるものでも，示唆するものでもない。
さらに，前甲４の記載からヒト結膜肥満細胞の安定化を予測することが不可能であり，甲４は，化合物Ａがヒト結膜における肥満細胞を安定化することを動機付けるものでも，示唆するものでもない。したがって，甲３及び甲４に接した当業者において，化合物Ａをヒト結膜肥満細胞を安定化させるために用いることの動機付けがないから，甲３及び甲４に基づいて本件訂正発明１及び２を容易に想到することができたものとはいえない。
イ以上によれば，甲３を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由３は理由がないとした本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由４は理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（審理不尽）について


原告は，①特許無効審判において訂正請求があった場合，訂正後の特許請求の範囲の記載又は明細書の発明の詳細な説明の記載がそれぞれ特許法３６条６項の要件又は同条４項の要件を満たすか否かは，新たな文献調査を必要とすることなく，審判官が通常払うべき注意をもって，特許請求の範囲，明細書及び図面を読めば直ちに判断できることであるから，訂正後の特許請求の範囲の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載が上記各要件を満たすか否かを自発的に確認することは審判官が職権で当然に行うべきであった，②原告は，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」又は「ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する」の用語を特許請求の範囲に追加する本件訂正に起因して新たに生じた特許法３６条６項２号違反（明確性要件違反），同項１号違反（サポート要件違反）及び同条４項１号違反（実施可能要件違反）の無効理由を，平成２４年１０月１５日付け手続補正書（甲７２）により本件審判の審判請求書の請求の理由に追加する補正をするとともに，同日付け審判事件弁駁書（甲７１）において審判請求書の上記補正が認められない場合には職権探知による上記無効理由の審理を求めたのであるから，本件審判の合議体の審判官は，本件特許について特許法３６条４項１号，６項１号及び２号の各要件の充足性を判断すべきであった，しかし，審判長は上記補正を許可せず，かつ，本件審決は，他の無効理由によって特許無効審決を行うなどの合理的理由が存在しないにもかかわらず，特許法３６条４項１号，６項１号及び２号の各要件の充足性の判断を行わなかったのであるから，本件審決には審理不尽の重大な違法がある旨主張する。
の事実及び証拠（甲７１，７２，
８３，１５２，乙１）によれば，①特許庁が平成２３年１２月１６日に本件審判（無効２０１１－８０００１８号事件）において被告らの同年５月２３日付け訂正請求を認めた上で本件特許の請求項１～１２に係る発明についての特許を無効とするとの第１次審決をしたこと，②被告らが第１次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２４年（行ケ）第１０１４５号事件）を提起した後，本件特許について訂正審判請求（訂正２０１２－３９００８４号事件）をしたところ，知的財産高等裁判所は，旧特許法１８１条２項に基づき，第１次審決を取り消す旨の決定をしたこと，③特許庁は，上記決定を受けて，無効２０１１－８０００１８号事件の審理を再開し，その審理の中で，被告らは，平成２４年８月１０日付けで本件訂正をしたこと，④原告は，同年１０月１５日付け手続補正書及び同日付け審判事件弁駁書により，本件審判の審判請求書の請求の理由について，審判請求時の無効理由１（甲１による新規性欠如），無効理由２（甲１を主引例とする進歩性欠如）及び無効理由３（甲３を主引例とする進歩性欠如）に加えて，新たに無効理由４として明確性要件違反（特許法３６条６項２号違反），無効理由５としてサポート要件違反（特許法３６条６項１号違反），無効理由６として実施可能要件違反（特許法３６条４項１号違反），無効理由７として甲１を主引例とし，無効理由１の副引例とは別の公知文献である甲７及び甲４０を組み合わせた進歩性欠如の無効理由を追加する旨の補正をしたこと，⑤本件審判の合議体の審判長は，同年１２月２０日，上記補正は請求の理由の要旨を変更するものであるとして許可しない旨の決定をしたこと，⑥特許庁は，平成２５年１月２２日，本件訂正を認めた上で，本件審判の請求は成り立たないとの本件審決をしたことが認められる。
ところで，特許法１３１条の２第１項本文は，審判請求書の補正は，その要旨を変更してはならない旨規定し，同条２項は，審判長は，特許無効審判を請求する場合における審判請求書の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において，当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり，かつ，同項各号のいずれかに該当する理由があるときは，決定をもって，当該補正を許可することができる旨規定し，同条４項は，２項の決定に対しては，不服を申し立てることができない旨規定する。これらの規定によれば，特許無効審判請求の審判請求書の補正が請求の理由の要旨変更にわたる場合は，原則として補正は許されず，審判長が当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり，かつ，特許法１３１条の２第２項各号のいずれかに該当する理由があると認めたときに限り補正を許可する決定をすることができるものとし，その補正の許可又は不許可の決定に対しては不服を申し立てることができないとしたのであるから，請求の理由の要旨変更にわたる審判請求書の補正の許可又は不許可の決定に対する不服については，審決取消訴訟における審決取消事由とはなり得ず，また，特許無効審判請求において当該補正に係る請求の理由を審理しなかったことについても，審決取消事由とはなり得ないものと解される。これを本件についてみるに，原告が平成２４年１０月１５日付け手続補正書及び同日付け審判事件弁駁書により行った本件審判の審判請求書の請求の理由の補正は，補正前の新規性の欠如及び進歩性の欠如を内容とする無効理由１ないし３に，新たに明確性要件違反（特許法３６条６項２号違反），サポート要件違反（特許法３６条６項１号違反），実施可能要件違反（特許法３６条４項１号違反）という記載要件違反を内容とする無効理由４ないし６を追加し，さらに，甲１を主引例とし，無効理由１の副引例とは別の公知文献である甲７及び甲４０を組み合わせた進歩性の欠如を内容とする無効理由７を追加するものであるから，請求の理由の要旨変更にわたることは明らかである。したがって，審判長が上記補正を許可せず，かつ，本件審決が特許法３６条４項１号，６項１号及び２号の各要件の充足性の判断を行わなかったことを本件審決の取消事由とすることができないから，原告の上記主張は理由がない。
以上によれば，本件審決における審理不尽の違法をいう原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（訂正要件の判断の誤り）について
訂正明細書の記載事項等について
ア本件訂正発明１及び２の特許請求の範囲（請求項１及び２）の記載は，イ訂正明細書（甲１７１）の【発明の詳細な説明】には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「表１」ないし「表３」は別紙１を参照）。
「発明の背景
発明の分野


本発明は，アレルギー性結膜炎，春季カタル，春季角結膜炎，巨大乳頭結膜炎などのアレルギー性眼疾患を処置するために用いられる局所的眼科用処方物に関する。さらに詳しくは，本発明は11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸のアレルギー性眼疾患を処置するためおよび／または予防するための治療上および予防上の局所使用に関する。」（２頁）
「関連技術の説明
米国特許第4,871,865号および第   4,923,892号（両者はBurroughsWellcomeCo.に譲渡されている）（「BurroughsWellcome特許」）において教示されるように，11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－カルボン酸および11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２（Ｅ）－アクリル酸を含むドキセピンのあるカルボン酸誘導体は，抗ヒスタミン活性および抗喘息活性を有する。これらの２つの特許は，ドキセピンのカルボン酸誘導体を，抗ヒスタミン作用を有する肥満細胞安定剤として分類する。なぜなら，これらのカルボン酸誘導体は，肥満細胞からのオータコイド（すなわち，ヒスタミン，セロトニンなど）の放出を阻害し，ならびに標的細胞におけるヒスタミンの効果を直接阻害すると考えられているためである。
BurroughsWellcome特許はドキセピンのカルボン酸誘導体を含有する種々の薬学的処方物を教示する；前記２つの特許の両方において実施例８（１）は眼科用溶液処方物を開示する。BurroughsWellcome特許は両方とも，開示される様々な薬学的処方物が獣医学的使用およびヒトへの医学的使用の両者に有効であることを請求しているが，どちらの特許もドキセピンのカルボン酸誘導体がヒトにおいて活性を有することを示す例を含んでいない。BurroughsWellcome特許の実施例７は，雄性モルモットにおける抗ヒスタミン活性を示し，実施例ＧはWistarラットにおけるアナフィラキシー様活性を示す。
しかし，齧歯類に存在する肥満細胞のタイプが，ヒトの肥満細胞のタイプとは異なることは，現在十分に確立されている。例えば，THELUNG:ScientificFoundations,RavenPress,Ltd.,New   York,3.4.11章（1991）を参照のこと。さらに，肥満細胞の集団は，表現型，生化学的特性，機能的および薬理学的応答，および個体発生において異なる同じ種内に存在する。種間および種内の両者の肥満細胞で認められるこれらの差異は，肥満細胞の不均一性と呼ばれる。例えば，Iraniら，「肥満細胞の不均一性」ClinicalandExperimental   Allergy,19巻，143－155頁（1989）を参照のこと。異なる肥満細胞は薬理学的薬剤に異なる応答を示すため，抗アレルギー剤（「肥満細胞安定剤」）として請求される化合物が，特定の肥満細胞集団における臨床上の有用性を有するかどうかは明らかでない。肥満細胞が同種の集団であり，それゆえにラット肥満細胞における実験で認められた抗アレルギー薬の効果がヒトの細胞における効果を予測するという仮定は，間違っていることが知られている。Church，「肥満細胞メディエーター放出の阻害は抗アレルギー薬の臨床的活性に関連しているか？」，AgentsandActions，18巻，3/4，288－293頁，291頁（1986）。」（２頁～３頁）
「肥満細胞を安定化する薬物は，肥満細胞の選択された集団のみを阻害することを示す例が当該分野にある。クロモグリク酸二ナトリウムは，抗アレルギー薬であり，その局所効果は肥満細胞の脱顆粒の阻害によると考えられている（Church，AgentsandActions，288頁）。この薬物は，齧歯類の肥満細胞脱顆粒を阻害することが示された。ヒトにおける治験では，100μＭの薬物が気管支肺胞洗浄液から得られた肥満細胞を阻害した。分散したヒト肺肥満細胞の調製物においては，わずか25％から33％のヒスタミン放出を阻害するために1000μＭの薬物を必要とした。結局，ヒト皮膚肥満細胞からのヒスタミン放出は，クロモグリク酸二ナトリウムで全く阻害されなかった。Pearceら，「ヒト皮膚における抗原誘起ヒスタミン放出に対するクロモグリク酸二ナトリウムの効果」，ClinicalExp.Immunol.,17巻，437－440頁（1974）；およびCleggら，「抗IgEおよび人工分泌促進剤によって誘導されるヒト皮膚スライスからのヒスタミン分泌およびクロモグリク酸ナトリウムおよびサルブタモールの効果」，Clin.Allergy，15巻，321－328（1985）。これらのデータは，抗アレルギー剤としての薬物の分類が，その薬物が全ての肥満細胞集団において阻害効果を有すると予測しないことを，明確に示している。」（３頁～４頁）
「結膜肥満細胞活性を有する薬物を含有する局所的眼科用処方物は，２～４時間毎に１回適用する代わりに，12～24時間毎に１回適用する必要があり得るのみである。実際にはヒトの結膜肥満細胞安定化活性を有しない，報告されている抗アレルギー薬の眼科用の使用の１つの不利な点は，増大した投薬頻度である。結膜肥満細胞活性を有しない薬物を含有する眼科用処方物の効果は主としてプラセボ効果から生じるため，代表的には，結膜肥満細胞活性を示す薬物よりも頻繁な投薬が必要とされる。」（４頁）
「KyowaHakkoKogyo   Co.,Ltd.に譲渡されている米国特許第5.116,863号（「Kyowa特許」）は，ドキセピンの酢酸誘導体，特に，以下の式（すなわち，Ｚ－11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸）を有する化合物のシス体が，抗アレルギー活性および抗炎症活性を有することを教示する。
」（４頁）
「Kyowa特許は，雄性Wistarラットにおける抗アレルギー活性および抗炎症活性を示している。Kyowa特許によって教示されるドキセピンの酢酸誘導体についての医薬剤型は，広い範囲の受容可能なキャリアを含有する；しかし，経口投与および注入投与の剤型のみが述べられている。アレルギー性結膜炎などのアレルギー性眼疾患の処置の場合，このような投与方法は大用量の医薬を必要とする。必要とされるものは，アレルギー性眼疾患を処置するための標的細胞であるヒト結膜から得られる肥満細胞に対して安定化活性を示す，局所的に投与可能な薬物化合物である。アレルギー性眼疾患の処置のための局所投与方法もまた，必要とされる。」（４頁～５頁）
「発明の要旨


本発明は，局所的眼科用処方物を眼に投与する工程により特徴づけられる，アレルギー性眼疾患を処置する方法を提供する。ここでこの局所的眼科用処方物は，治療的有効量の11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸（以下，化合物Ａという），またはその薬学的に受容可能な塩を含有する。この処方物は，化合物Ａのシス異性体（Ｚ－11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸），化合物Ａのトランス異性体（Ｅ－11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸），または化合物Ａのシス異性体およびトランス異性体の両者の組み合わせを含有し得，そして他の点で特定しない限り，「11－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸」または「化合物Ａ」は，シス異性体，トランス異性体，または両者の混合物を意味する。「シス異性体」は，実質的にトランス異性体を含まないシス異性体を意味し，「トランス異性体」は，実質的にシス異性体を含まないトランス異性体を意味する。１つの異性体は，望ましくない異性体が約２％未満存在する場合，他の異性体を「実質的に含まない」。」「化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，いくつかの場合において，１日１回または２回の数少ない頻度で適用され得る。化合物Ａはまた，その肥満細胞安定化活性の他に，顕著な抗ヒスタミン活性を有する。従って，予防効果の他に，化合物Ａはまた治療効果も有する。」
（以上，５頁）
「発明の詳細な説明
化合物Ａは，公知の化合物であり，化合物Ａのシスおよびトランス異性体の両者は，米国特許第5,116,863号（その全内容は本明細書中で参考として援用される）に開示される方法により得ることができる。」「化合物Ａの薬学的に受容可能な塩の例としては，塩酸塩，臭化水素酸塩，硫酸塩，およびリン酸塩などの無機酸塩；酢酸塩，マレイン酸塩，フマル酸塩，酒石酸塩，およびクエン酸塩などの有機酸塩；ナトリウム塩およびカリウム塩などのアルカリ金属塩；マグネシウム塩およびカルシウム塩などのアルカリ土類金属塩；アルミニウム塩および亜鉛塩などの金属塩；ならびにトリエチルアミン付加塩（トロメタミンとしても知られている），モルホリン付加塩，およびピペリジン付加塩などの有機アミン付加塩が挙げられる。」
（以上，６頁）
「ヒト結膜から得られた肥満細胞（アレルギー性結膜炎の処置に有用であると請求されている局所的眼科用薬物調製物に対する標的細胞）における，報告されている抗アレルギー性の肥満細胞安定剤の阻害効果を，以下の実験方法に従って試験した。器官／組織提供者から得られたヒト結膜組織の重量を測定し，熱で不活性化したウシ胎児血清（20％，v/v），Ｌ－グルタミン（2mM），ペニシリン（100ユニット/ml），ストレピトマイシン（100μg/ml），アンホテリシンＢ（2.5μg/ml），およびHEPES（10mM）を追加したRPMI1640培養培地を含有するペトリ皿に移し，37℃（５％CO2）で一晩平衡化した。」（６頁）
「平衡化の後，組織を0.1％ゼラチンを含有するタイロード緩衝液（mM:137NaCl，2.7KCl，0.35   NaH2PO4，1.8CaCl2，0.98MgCl2，11.9NaHCO3，5.5グリコース）（TGCM）中に置き，組織１グラム当たり各々200ユニットのコラゲナーゼ（IV型）およびヒアルロニダーゼ（Ｉ－Ｓ型）と共に30分間，37℃でインキュベートした。酵素消化に続いて，組織をNitexⓇフィルター布（Tetko,BriarcliffManor,NY）上で，等量のTGCMを用いて洗浄した。未処理の組織をさらなる酵素的消化のためにTGCM中に置いた。」（６頁）
「各々の消化で得られた濾液を遠心分離（825gで７分）し，ペレットとなった細胞をカルシウム／マグネシウムを含まないタイロード緩衝液（TG）中に再懸濁した。全ての消化物からプールした細胞を1.058g/LPercollⓇクッション上で遠心分離（825gで30分）した。肥満細胞の豊富な細胞ペレットをTG緩衝液中に再懸濁し，洗浄した。肥満細胞の生存率および数を，集めた細胞懸濁液の生細胞染色色素排除（vitaldyeexclusion）およびトルイジンブルー０染色により測定した。肥満細胞含有調製物を追加RPMI1640培養培地中に置き，抗ヒトIgE（ヤギ由来のIgG抗体）を用いてチャレンジする前に，37℃で平衡化した。」（７頁）「5000個の肥満細胞を含む細胞懸濁液をTGCMを入れたチューブに加え，抗ヒトIgEを用いてチャレンジした。各々の反応チューブの最終容量は1.0mLであった。チャレンジ後，チューブを37℃で15分間インキュベートした。放出反応は遠心分離（500g,7分）により終了させた。上清を集め，メディエーター分析まで－20℃で貯蔵した。」（７頁）「最初に，上清を，Siraganian，「ヒスタミンの抽出および蛍光測定分析のための自動連続フローシステム」，Anal.Biochem.，57巻，383－94頁（1974）に記載された自動蛍光測定法，および商業的に入手可能なラジオイムノアッセイ（RIA）システム（AMAC,Inc.,Westbrook,ME）の両者により，ヒスタミン含有量について分析した。これらのアッセイの結果は明確に相関していた（ｒ＝0.999）：従って，残りのヒスタミン分析をRIAにより行った。」（７頁）


「各々の実験は，抗ヒトIgE（ビヒクルを加えた）陽性放出コントロール，自発的／ビヒクル放出および全ヒスタミン放出コントロールを含んだ。全ヒスタミン放出を，TritonX－100Ⓡ（0.1％）を用いた処理により測定した。実験はまた，非特異的ヤギIgGコントロールを含んた。試験化合物を，抗ヒトIgEによる刺激の１分前あるいは15分前のどちらかに，肥満細胞培養物に与えた。薬物処理肥満細胞の，チャレンジで引き起こされるヒスタミン放出の阻害を，ビヒクルで処理し，抗IgEでチャレンジした肥満細胞からのヒスタミン放出との直接的な比較によって，Dunnettのｔ－検定（Dunnett，「処置群をコントロールと比較するための多重比較手順」，J.Amer.StatAssoc.,50巻，1096－1121頁（1955）を用いて測定した。結果を以下の表１に報告する。」（７頁～８頁）「表１が明らかに示すように，抗アレルギー薬であるクロモグリク酸二ナトリウムおよびネドクロミルは，ヒト結膜肥満細胞脱顆粒を有意に阻害することができなかった。対照的に，化合物Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の濃度依存的な阻害を引き起こした。」（８頁）「Dunnettのｔ－検定は，１つのコントロール群と複数の処置群とを比較する統計学的検定である。上記のアッセイでは，薬物処理した肥満細胞から放出されたヒスタミンを，陽性コントロールとして供した抗ヒトIgEおよびビヒクル処理した肥満細胞から放出されたヒスタミンと比較する。この手順を用いて，統計学的に有意な阻害が測定される。0.05の確立レベルは，生物医学的研究において有意なレベルとして受け入れられている。有意として示されたデータは，偶然に起こるよりも低い確率（0.05）を有し，これは観察された阻害が薬物処理の効果であることを示している。」（１０頁）
「抗ヒトIgEチャレンジによる，ヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出における化合物Ａのシス異性体およびトランス異性体の効果を，表２で比較する。表２において，表１で用いた方法と同じ実験方法を用いた。表２の結果は，示された用量レベルでは，２つの異性体の結膜肥満細胞活性の間に統計学的に有意な差がないことを示す。」（１０頁）「化合物Ａの局所的な活性を，ラット結膜で行う受動アナフィラキシーアッセイで試験した。このアッセイは，局所的に適用した化合物が，効果的に結膜内の局所のアレルギー反応を防ぐあるいは減少させるかどうかを示す。このアッセイは，局所の投薬に続いてバイオアベイラビリティーの評価をさせる。簡単に言えば，雄性SpragueDawleyラット（6/群）を，オボアルブミン（OA）に特異的なIgEを含有するラット血清の結膜下注入により，受動的に感作した。感作２時間後，生理食塩水（0.9％NaCl）中に調製した試験化合物または生理食塩水のビヒクルを，感作した眼に局所的に適用した。投与20分後，OA（1.0mg/ml）およびエバンスブルー染料（2.5mg/ml）を含有する1.0mlの溶液を用いて，ラットを側尾部静脈を介して静脈内にチャレンジした。抗原チャレンジ30分後，動物を屠殺し，皮膚を反転させ，そして生じた膨疹のサイズおよび溢出した染料の強度を測定した。染色強度により広がった膨疹の範囲は個々の応答スコアを生じた。動物各群のスコアを，Dunnettのｔ－検定を用いて生理食塩水処理群のスコアと比較し，表３に記載した。」（１１頁）「化合物Ａは，溶液，懸濁液またはゲルなどの従来の局所的眼科用処方物によって眼に投与され得る。化合物Ａの局所的な眼科用投与のための好ましい処方物は，溶液である。溶液は点眼剤として投与される。本発明の局所的眼科用処方物中での化合物Ａの好ましい形態は，シス異性体である。本発明の点眼剤を調製する一般的な方法を，以下に記載する。化合物Ａおよび等張剤を滅菌精製水に加え，必要ならば，保存剤，緩衝剤，安定剤，粘性のビヒクルなどを溶液に加え，そこに溶解させる。化合物Ａの濃度は，滅菌精製水に基づいて，0.0001から5w/v％，好ましくは0.001から0.2w/v％であり，そして最も好ましくは約0.1w/v％である。溶解後，pHを，眼科学的医薬としての使用に許容される範囲内，好ましくは4.5から８の範囲内に，pH調整剤を用いて調整する。」（１２頁）「塩化ナトリウム，グリセリンなどが等張剤として;p－ヒドロキシ安息香酸エステル，塩化ベンザルコニウムなどが保存剤として；リン酸水素ナトリウム，リン酸２水素ナトリウム，ホウ酸などが緩衝剤として；エデト酸ナトリウムなどが安定剤として；ポリビニルアルコール，ポリビニルピロリドン，ポリアクリル酸などが粘性のビヒクルとして；および，水酸化ナトリウム，塩酸などがpH調整剤として使用され得る。必要であれば，エピネフリン，塩酸ナファゾリン，塩化ベルベリン，アズレンスルホン酸ナトリウム，塩化リゾチーム，グリチルリチン酸塩などが，他の眼科学的化学薬品として加えられ得る。」（１３頁）「上記方法によって生産された点眼剤は，代表的には，１度に１から数滴の量を，１日２，３回，眼に適用することだけを必要とする。しかし，より重篤な場合には，点眼薬は１日数回適用され得る。代表的な点眼量は約30μｌである。」（１３頁）
ウ前記ア及びイによれば，訂正明細書（甲１７１）には，①従来から，ドキセピンの酢酸誘導体である化合物Ａ（１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン－２－酢酸）は公知であり，「米国特許第5.116,863号（「Kyowa特許」）」は，化合物Ａのシス異性体が，雄性Wistarラットにおける抗アレルギー活性及び抗炎症活性を有することを示しているが，「Kyowa特許」によって教示されるドキセピンの酢酸誘導体についての医薬剤型は，経口投与及び注入投与の剤型のみが述べられており，アレルギー性結膜炎などのアレルギー性眼疾患の処置の場合，このような投与方法は大用量の医薬を必要とすることから，アレルギー性眼疾患を処置するための標的細胞であるヒト結膜から得られる肥満細胞に対して安定化活性（ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの放出阻害効果（遊離抑制効果））を示す，局所的に投与可能な薬物化合物が必要とされていたこと，②本件訂正発明１及び２の化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，１日１回又は２回の数少ない頻度で適用され得るものであり，また，化合物Ａは，その肥満細胞安定化活性のほかに，顕著な抗ヒスタミン活性を有するので，予防効果のほかに，治療効果も有することが開示されているものと認められる。
訂正の目的要件について


本件審決が，本件訂正に係る訂正事項１（設定登録時の請求項１の訂正）は，処置対象の「アレルギー性眼疾患」を，「ヒトにおける」ものに限定し，「眼科用組成物」を，「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮（特許法１３４条の２第１項１号）を目的とするものである旨判断したのに対し，原告は，①訂正事項１は，「点眼剤として調製された」という技術的事項と「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という技術的事項の２つの技術的事項を導入する訂正であるにもかかわらず，本件審決が，何の理由も付さずにこれら２つの技術的事項の導入を一括して一つの「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という「限定」と認定したのは誤りである，②本件訂正の前後で「アレルギー性眼疾患を処置するための」という医薬用途に変更はなく，訂正事項１により追加された「ヒト結膜肥満細胞安定化」は，単に化合物Ａについての性質又は作用機序を発見したものにすぎず，「医薬用途の発明」を構成するものと評価することができないとして，本件訂正に係る訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえないから，本件審決の上記判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。ア本件訂正に係る訂正事項１は，設定登録時の特許請求の範囲の請求項１
である
「【請求項１】アレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，組成物。」を「【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。」と訂正するものである（下線部分は訂正箇所を示す。）。発明の詳細な説明】の記載事項と同一である。）によれば，設定登録時の請求項１の「アレルギー性眼疾患」には，「ヒトにおける」アレルギー性眼疾患及び「動物における」アレルギー性眼疾患のいずれもが含まれる得訂正後の請求項１では，「ヒトにおける」アレルギー性眼疾患に限定されたことが認められる。
また，訂正事項１により，設定登録時の請求項１の「眼科用組成物」及び「組成物」は，本件訂正後の請求項１では，それぞれ「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」及び「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」に訂正され，「眼科用組成物」及び「組成物」から「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の構成ではないものを除く，限定がされたことが認められる。
そうすると，設定登録時の請求項１全体と本件訂正後の請求項１全体を対比した場合，訂正事項１により特許請求の範囲が減縮されたものといえるから，訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。
原告は，これに対し，訂正事項１は，「点眼剤として調製された」という技術的事項と「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という技術的事項の２つの技術的事項を導入する訂正であるにもかかわらず，これら２つの技術的事項の導入を一括して一つの「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」とする訂正が「限定」と認定したのは誤りである旨主張する。
しかしながら，特許請求の範囲（請求項）の訂正がその減縮に当たるかどうかは，訂正の対象となった当該請求項全体を訂正の前後で対比して減縮に当たるかどうか決すべきものであり，当該請求項に係る訂正事項を構成する各要素を訂正の前後で個別的に対比してそれぞれが減縮又は限定されているかどうかによって決すべきものではないと解される。そして，訂正事項１の対象となった設定登録時の請求項１全体と本件訂正後の請求項１全体を対比した場合，訂正事項１によって，アレルギー性眼疾患が「ヒトにおける」アレルギー性眼疾患に限定され，「眼科用組成物」及び「組成物」から「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の構成ではないものを除く，限定がされており，訂正事項１により特許請求の範囲が減縮されたものと認められることは，前記アのとおりである。また，訂正事項１のうち，「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」について，「点眼剤として調製された」という技術的事項と「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という技術的事項の２つの技術的事項に分けて，個別的に限定に当たるかどうかを検討すべき特段の事情は認められない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。次に，原告は，訂正事項１により追加された「ヒト結膜肥満細胞安定化」は，単に化合物Ａについての性質又は作用機序を発見したものにすぎず，本件訂正の前後で「アレルギー性眼疾患を処置するための」という医薬用途に変更はないから，特許請求の範囲の減縮に当たらない旨主張する。
しかしながら，訂正事項１により，設定登録時の請求項１の「眼科用組成物」は「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」に訂正され，前記アのとおり，「眼科用組成物」の範囲が限定されたのであるから，単に化合物Ａについての性質又は作用機序を発見したものということはできないし，また，訂正事項１によって，「アレルギー性眼疾患を処置するための」という医薬用途ととともに，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という医薬用途の限定が付加されたものであるから，原告の上記主張は採用することができない。
まとめ
以上によれば，本件審決における訂正要件の判断の誤りをいう原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）について原告は，本件審決が，甲１及び甲４のいずれにも，「ヒト結膜肥満細胞安定化」の点は記載も示唆もないから，本件訂正発明１及び２における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲１及び甲４からは動機付けられたものとはいえないとして，甲１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由２は理由がないと判断したのは誤りである旨主張するので，以下において判断する。
甲１の記載事項等について
ア甲１には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１」，「図２」及び「表１」については別紙２を参照）。
「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の
影響」


「抗原誘発およびヒスタミン誘発結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を，モルモットを用いて検討した．その結果，Chlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679の点眼は，抗原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示した．Levocabastineは，抗原抗体反応による結膜炎のほうをより強く抑制した．Amlexanoxは抗原抗体反応による結膜炎のみを抑制した．Levocabastineおよびamlexanoxは，抗原抗体反応により生ずる結膜からのヒスタミン遊離を抑制した．また，抗原適用により涙液中のヒスタミン含量は増量したが，levocabastineおよびamlexanoxは有意な抑制効果を示した．」
（以上，６０３頁）
「はじめに
アレルギー性結膜炎の治療には，Chlorpheniramineやketotifenなどの抗ヒスタミン作用を有する薬物が広く用いられている．先に筆者らは，モルモットに抗原およびヒスタミンを点眼することにより著名な結膜炎が誘発されることを見出した．今回これらの実験的結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を検討するとともに，抗原抗体反応により結膜により遊離するヒスタミンおよび涙液中のヒスタミン含量に対する各薬物
の効果を検討した．」（６０３頁）
「          Ｉ実験方法
１．結膜炎の誘発
実験には，Hartley系雄性モルモット（体重350～400ｇ）１群５匹を用いた．アレルギー性結膜炎は１mgのeggalbuminを百日咳死菌浮遊液（10bacilli/ml)に溶解させ，モルモットに感作し，2週間後に抗原溶液25μlを点眼して惹起させた．ヒスタミン誘発結膜炎は，ヒスタミン（base）を生理食塩液に溶解し（750ng/μl），その25μlを点眼して誘発した．２．結膜炎症状の定量化   結膜炎の程度は，つぎのように定めた．Score1：軽度の充血を示すもの．
Score2：強度の充血を示すもの．
Score3：充血に軽度～中等度の浮腫が加わったもの．
Score4：著明な浮腫が生じたもの．
３．結膜からのヒスタミン遊離
抗原点眼15分後に結膜を切除し，重量を測定した後，生理食塩液で洗浄した．その後，0.4Ｎの過塩素酸中でホモジナイズし，１時間氷中に放置した後，1,200×gで10分間遠心し，その上清を凍結保存した．その後，10,000×g，60分間，10℃で解凍遠心分離し，上清のヒスタミン含量をＨ
ＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）で定量した．
４．涙液中ヒスタミン含量の測定
抗原点眼15分後に，生理食塩液を点眼した後回収し，…遠心分離し，上清のヒスタミン含量をＨＰＬＣで測定した．」（６０３頁～６０４頁）
「          Ⅱ実験成績
１．抗原誘発結膜炎に対する効果
感作モルモットの結膜に抗原液（20mg/ml)を点眼して誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を図１に示した．Chlorpheniramineは,10～100ng/μlの点眼で濃度依存性の抑制作用を示し，50および   100ng/μl   の濃度   で有意   差がみ   られた   .Ketotifen,levocabastineおよびＫＷ-4679は10および100ng/μlの濃度で有意な抑制作用を示した．Amlexanoxも，2,500および5,000ng/μlの濃度で有意差を示した.
２．抗原誘発およびヒスタミン誘発結膜炎に対する効果表１に抗原およびヒスタミン誘発結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の効果を，ＩＣ５０値で示した．Chlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679は，ヒスタミン誘発結膜炎を抗原誘発結膜炎よりもより強く抑制した．Levocabastineは，逆に抗原抗体反応による結膜炎をより強く抑制した.Amlexanoxは抗原誘発結膜炎は抑制したが，ヒスタミン誘発結膜炎
には無効であった．
３．結膜からのヒスタミン遊離に対する作用
結果は，図２に示したごとく，levocabastine（100ng/μl）およびamlexanox（25,00ng/μl）は結膜からのヒスタミン遊離を有意に抑制した。Chlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679の効果は有意ではな
かった．
４．涙液中のヒスタミン含量に対する効果
抗原点眼前のモルモット涙液中のヒスタミン含量は1.7±0.4ng/mlであったが，抗原点眼後，ヒスタミン含量は約５倍に増加した（8.6±0.8ng/ml）．Levocabastineおよびamlexanoxを抗原適用15分前に点眼しておいた場合，抗原抗体反応による涙液中のヒスタミン含量の増加は，有意に抑制された．Chlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679は，有意な効果を示さなかった．」（６０４頁～６０５頁）
「           Ⅲ考     察
本研究の結果，chlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679は，抗原誘発結膜炎よりヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な効果を示した．Levocabastineは抗原抗体反応による結膜炎を強く抑制した．一方，amlexanoxは抗原誘発結膜炎には効果を示したが，ヒスタミン誘発結膜炎には無効であった．以上の知見より，ｃhlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679は主としてこれらの薬物が有する抗ヒスタミン作用により抗原抗体反応による結膜炎を抑制したのではないかと考えられる．一方，levocabastineおよびamlexanoxは抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離を抑制するのではないかと考えられる．そこで，抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ   ，両薬   物は有   意な抑   制効果   を示し   た．Chlorpheniramine,ketotifenおよびＫＷ-4679は無効であった．Levocabastineは，モルモット肺組織からのヒスタミン遊離に対しても抑制作用を示すことが報告されており，amlexanoxもラット肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑制する
ことが知られている.」（６０５頁）


「抗原抗体反応によりモルモット涙液中のヒスタミン含量は1.7±0.4ng/mlから8.6±0.8ng/mlまで増加した．赤木らは結膜組織に肥満細胞が存在することを見出している．抗原抗体反応に伴って肥満細胞からヒスタミンが遊離されるのは周知の事実である．また，涙液中のヒスタミンはおもに結膜から遊離されたものと考えられている．したがって，levocabastineおよびamlexanoxが抗原抗体反応における涙液中のヒスタミン含量の増加を抑制したという成績は，両薬物が結膜からのヒスタミン遊離を抑制したという成績と同じ意味をもつのではないか考えられる．一方，ヒトの場合には，健常者の涙液中のヒスタミン含量は2.2±1.6ng/mlであり，慢性アレルギー性結膜炎および春季カタルでは，2～9倍に増加することが報告されている．これらの成績は，感作モルモットに抗原を適用した際に生ずる結膜炎の成績とほぼ同様であった．筆者らは，モルモットの抗原抗体反応による結膜炎のおもな化学伝達物質はヒスタミンであることをすでに報告したが，今回の成績も上記の考え方を
支持するものであると思われる．」（６０５頁）
イ前記アによれば，甲１には，モルモットに抗原誘発及びヒスタミン誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を検討した結果，ＫＷ－４６７９の点眼は，１０及び１００ｎｇ／μｌの濃度で，抗原誘発したアレルギー性結膜炎症に有意な抑制作用を示したこと，ＫＷ-4679の点眼は，抗原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示したことが記載されているから，甲１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９を含有する点眼剤が記載されていることが認められる。
そして，甲２の１，２には，ＫＷ－４６７９は，「（Ｚ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」の塩酸塩（化合物ＡのＺ体（シス異性体）の塩酸塩）であることが記載されている。
そうすると，甲１記載のＫＷ－４６７９は，本件訂正発明１の「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」の「薬学的に受容可能な塩」に相当するとともに，本件訂正発明２の「（Ｚ）－「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」に相当することが認められる。
一方で，甲１には，ＫＷ－４６７９が「ヒト」の結膜肥満細胞に対してどのように作用するかについての記載はない。
甲４の記載事項等について
ア甲４には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「第５表」については別紙３を参照）。
「２．特許請求の範囲…
（２）式
（式中，Ｘは＝Ｎ－，＝ＣＨ－又は－ＣＨ２－を表し，ｎは０，１，２，３又は４を表し，Ｚは４－メチルピペラジノ基，４－メチルホモピペラジノ基，ピペリジノ基，ピロリジノ基，チオモルホリノ基，モルホリノ基又は－ＮＲ６Ｒ７（式中，Ｒ６，Ｒ７は同一もしくは異なって水素原子又は低級アルキル基を表す）を表す。なお，は一重結合又は二重結合を表す。－Ｙ′－Ａ″はＸが＝ＣＨ－又は－ＣＨ２－であるときは－Ｙ－Ａ〔式中，Ａはヒドロキシメチル基，低級アルコキシメチル基，トリフェニルメチルオキシメチル基，低級アルカノイルオキシメチル基，低級アルカノイル基，カルボキシ基，低級アルコキシカルボニル基，トリフェニルメチルオキシカルボニル基，－ＣＯＮＲ１Ｒ２（式中，Ｒ１，Ｒ２は同一もしくは異なって水素原子又は低級アルキル基を表す），４，４－ジメチル－２－オキサゾリン－２－イル基又は－ＣＯＮＨＯＨを表し，Ｙは母核の２位又は３位に置換した－（ＣＨ２）ｍ－，－ＣＨＲ３－（ＣＨ２）ｍ－又は－ＣＲ４＝ＣＲ５－（ＣＨ２）ｍ－（式中，Ｒ３は低級アルキル基を表す。Ｒ４，Ｒ５は同一もしくは異なって水素原子又は低級アルキル基を表す。ｍは０，１，２，３又は４を表す。なお，上記各式の左側が母核に結合しているものとする。）を表す。〕を表し，Ｘが＝Ｎ－であるときは母核の２位に結合した場合の－Ｙ－Ａ（式中，Ｙ及びＡは前記と同義である）を表す。）で表されるジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン誘導体又はその薬理上許容される塩を有効成分として含有する抗アレルギー剤。」（１頁右欄～２頁左上欄）
「産業上の利用分野
本発明は新規ジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン誘導体及びそれを有効成分として含有する抗アレルギー剤及び又は抗炎症剤に関する。」（２頁左下欄２行～５行）
「問題点を解決するための手段
本発明は式（Ｉ）


〔式中，Ａはヒドロキシメチル基，低級アルコキシメチル基，トリフェニルメチルオキシメチル基，低級アルカノイルオキシメチル基，低級アルカノイル基，カルボキシ基，低級アルコキシカルボニル基，トリフェニルメチルオキシカルボニル基，－ＣＯＮＲ１Ｒ２（式中，Ｒ１，Ｒ２は同一もしくは異なって水素原子又は低級アルキル基を表す），４，４－ジメチル－２－オキサゾリン－２－イル基又は－ＣＯＮＨＯＨを表し，Ｙは母核の２位又は３位に置換した－（ＣＨ２）ｍ－，ＣＨＲ３－（ＣＨ２）ｍ－又は－ＣＲ４＝ＣＲ５（ＣＨ２）ｍ－（式中，Ｒ３は低級アルキル基を表す。Ｒ４，Ｒ５は同一もしくは異なって水素原子又は低級アルキル基を表す。ｍは０，１，２，３又は４を表す。なお，上記各式の左側が母核に結合しているものとする。）を表し，Ｘは＝Ｎ－，＝ＣＨ－，－ＣＨ２－を表し，ｎは０，１，２，３又は４を表し，Ｚは４－メチルピペラジノ基，４－メチルホモピペラジノ基，ピペリジノ基，ピロリジノ基，チオモルホリノ基，モルホリノ基又は－ＮＲ６Ｒ７（式中，Ｒ６，Ｒ７は同一もしくは異なって水素原子又は低級アルキル基を表す）を表す。なお，は一重結合又は二重結合を表す。〕で表されるジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン誘導体〔以下，化合物（Ｉ）という。他の式番号の化合物についても同様〕及びその薬理上許容される塩，及びそれらの少なくとも１つを有効成分として含有する抗アレルギー剤又は抗炎症剤に関する。」
（３頁右上欄１行～左下欄９行）
「各製造法によって得られる化合物（Ｉ）もしくはその薬理上許容される塩の具体例を第１表に，それらの構造を…に示す。」（８頁右上欄）「シス－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒ
ドロジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン－２－カルボン酸
トランス－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン－２－カルボン酸」（「第１表」の「化合物番号３」の化合物。８頁左下欄）
「シス－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジ
ヒドロジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン－２－酢酸
トランス－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ〔ｂ，ｅ〕オキセピン酸－２－酢酸」（「第１表」の「化合物番号２０」の化合物。９頁右上欄）
「化合物３の１／２フマル酸塩１／５水和物（トランス体９９％）」（「第１表」の「化合物番号３′」の化合物。１１頁右上欄）「化合物２０のフマル酸塩３／２水和物（トランス体９５％）」（「第１表」の「化合物番号２０′」の化合物。１１頁右上欄）
「抗アレルギー作用試験
抗アレ   ルギー   作用は   ラット   ４８時   間homologous   PCA（passivecutaneousanaphlaxis）試験に従って検討した。なお，実験動物として，抗血清の採取には体重１８０～２２０ｇのWistar系雄性ラットを，PCA試験には体重１２０～１４０ｇのWistar系雄性ラットを用いた。
Ａ）抗ＥＷＡラット血清の調製
…Ｂ）ラットの４８時間homologousPCA試験１群３匹のラットを用い，除毛した背部皮肉２ヵ所に生理食塩液で８倍に希釈した抗ＥＷＡラット血清０．０５ｍ１ずつを注射して受動的に感作した。４７時間後に本発明化合物又はその溶液（生理食塩液又はＣＭＣ溶液）を経口投与し，その１時間後，抗原ＥＷＡ２ｍｇを含む１％エバンスブルー生理食塩液０．５ｍｌ／１００ｇを尾静脈内投与した。３０分後，動物を放血致死させ，皮膚を剥離して青染部の漏出色素量をKatayamaらの方法〔Microbiol.Immunol.22,   89(1978)〕に従い測定した。すなわち，青染部をハサミで切り取り，１ＮＫＯＨ    １ｍｌを入れた試験管に入れ，２４時間，３７℃でインキュベートした。０．６Ｎリン酸・アセトン（５：１３）混液９ｍｌを加え，振とう後，２５００ｒｐｍ，１０分間遠心分離し，上清の６２０μｍにおける吸光度を測定し，予め作成した検量線より漏出色素量を定量した。２カ所の平均値をもって１個体の値とし，次式より各個体別の抑制率を算出した。抑制率（％）＝
なお，抑制率が５０％以上の場合をＰＣＡ抑制作用陽性とし，３個体中少なくとも１個体に陽性例が認められる最小投与量をもって最小有効量（ＭＥＤ）とした。その結果を第５表に示す。」（１３頁左下欄～１４頁左上欄）


「第５表…に例証されるごとく，化合物（Ｉ）及びその薬理上許容される塩はＰＣＡ抑制作用又は／及びカラゲニン足浮腫抑制作用を有する。ＰＣＡ抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ，従って化合物（Ｉ）及びその薬理上許容される塩はヒスタミンなどのケミカルメディエーターによる気管収縮作用によって生ずる気管支喘息のようなアレルギー性疾患の治療に有効であると考えられる。」（１５頁右上欄）イ前記アによれば，甲４には，式（Ｉ）の一般式で表される化合物（Ｉ）の記載があり，化合物（Ｉ）に含まれる化合物の例として，「化合物Ａ」のシス体及びトランス体に相当する「化合物２０」が示されている。また，甲４には，化合物（Ｉ）に含まれる化合物について，抗アレルギー作用試験としてラットを用いた「４８時間homologousPCA試験」の試験を行い，化合物２０（化合物Ａ）が「ＰＣＡ抑制作用陽性」を示し，その最小有効量「ＭＥＤmg/kg」が「トランス」体は「０．１」，「シス」体は「０．０１」であったことの記載があり（別紙３の第５表参照），上記試験の試験結果（別紙３の第５表）の記載を受けて，「化合物（Ｉ）及びその薬理上許容される塩」の「ＰＣＡ抑制作用」について「ＰＣＡ抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」るとの記載がある。
本件特許の優先日当時の技術常識について
原告は，本件審決が，本件特許の優先日当時，クロモグリク酸二ナトリウム及び同様の薬物について「ラット肥満細胞における実験はヒト肥満細胞における実験を予測するものではないということ」が「肥満細胞の不均一性」として，技術常識であった旨認定したのは誤りであり，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果をある程度予測できることが技術常識であったものであり，ラット肥満細胞における実験結果からヒト肥満細胞における実験結果を予測できた旨主張する。これに対して被告らは，本件審決が「肥満細胞の不均一性」は本件特許の優先日当時の技術常識であったと認定したことに誤りはなく，本件特許の優先日当時，肥満細胞においては，異なる組織・異なる動物種の間で薬物応答の予測可能性が極めて低いという性質（「肥満細胞の不均一性」）があるため，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から，他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を予測することは，極めて困難であった旨主張する。
そこで，以下においては，本件において提出された各文献に基づいて，本件特許の優先日当時における肥満細胞に係る技術常識について検討する。
ア各文献の記載事項について
甲１０１（審判乙１）
甲１０１（Schwartz,   L.B.    etal.,    THELUNG:    ScientificFoundations,Raven    Press,Ltd.,    NewYork,    Chapter   3.4.11,p.601-616(1991)）には，次のような記載がある。
ａ「げっ歯類の肥満細胞のタイプ…
ヘパリンは，ラット漿膜の結合組織肥満細胞（ＣＴＭＣ）によって合成されるプロテオグリカンの大部分を占め，また，ラット腸の粘膜肥満細胞（ＭＭＣ），…によって産生されるプロテオグリカンのごく一部を占める。」（訳文２頁）
ｂ「ヒトの肥満細胞のタイプ
光学顕微鏡レベル（３２）および電子顕微鏡レベル（３３）での免疫組織科学技術による決定での顆粒の中性プロテアーゼ含量に基づいて，二つの異なるタイプのヒト肥満細胞が記載されている。ＭＣＴＣ細胞はキマーゼおよびトリプターゼを含有し，ＭＣＴ細胞はトリプターゼのみを含有する。…ＭＣＴ細胞は，肺，特に肺胞間中隔において，そして小腸粘膜において見出される主要なタイプであり，ＭＣＴＣ細胞は，皮膚において，そして消化管粘膜下層において見出される主要なタイプであることが，プロテアーゼ組成物を用いた免疫組織化学研究により示されている（３５）。従って，ヒトＭＣＴ細胞はげっ歯類ＭＭＣにより近く対応し，ヒトＭＣＴＣ細胞はげっ歯類ＣＴＭＣにより近く対応する。しかしながら，ＭＣＴ細胞とＭＣＴＣ細胞の両方共，調べられた殆どの組織に存在しており，場所のみに基づいてサブタイプを指定することはできない。」（訳文３頁）
ｃ「異なる部位から単離されたヒト肥満細胞は，脱顆粒物質に対して，および脱顆粒阻害物質に対して異なった応答をし得る。ほぼ排他的にＭＣＴＣ細胞を含有する成熟包皮から単離された肥満細胞は，免疫学的な物質（抗原および抗ＩｇＥ）に応答して，そしてまた，多様な非免疫学的物質（カルシウムイオノフォアＡ２３１８７，…，など）に応答して，ヒスタミンを放出する（３６～３８）。対照的に，肺から単離された肥満細胞（これは典型的には，約９０％のＭＣＴ細胞と１０％のＭＣＴＣ細胞から構成されている）は，抗ＩｇＥおよびカルシウムイオノフォアＡ２３１８７によって活性化されるが，上掲の他のいずれの物質によっても活性化されない（３８，３９）。


ジソジウム・クロモグリケートは，喘息，アレルギー性鼻炎，およびアレルギー性結膜炎の治療のために広く使用されている。その局所効果は，肥満細胞の脱顆粒とメディエーター放出の阻害に帰せられてきた。しかしながら，気管支肺胞洗浄，アデノイド，および肺等に由来する，ＭＣＴタイプに富んでいるであろう肥満細胞集団からのヒスタミン放出は，より高い薬剤濃度において，メディエーター放出の阻害を，たとえあったとしてもごくわずかにしか示さない（４０～４２）。対照的に，インビトロでの抗原チャレンジ後のヒトの皮膚からのヒスタミン放出は，ジソジウム・クロモグリケートによって阻害されず（４３，４４），また，ブタクサ抗原製剤への２％クロモリンの添加は，ヒスタミン放出，肥満細胞の超微細構造の変化，および好酸球の進入による判断で，ブタクサ感受性の個体における該抗原の局所投与に対する皮膚の反応を阻害しなかった（４５）。ヒトの皮膚肥満細胞は主にＭＣＴＣタイプであるため，ジソジウム・クロモグリケートの弱いとはいえ差次的な阻害作用がＭＣＴ細胞に対してはあるようであるがＭＣＴＣ細胞に対してはないようであり，このことは，ＣＴＭＣは影響を受けるがＭＭＣは影響を受けないげっ歯類における状況とは対照的である。」（訳文４頁）
甲１０２（審判乙２）
甲１０２（Irani,   A.M.    A.et    al.,Clinical    andExperimentalAllergy,Vol.19,p.143-155   (1989)）には，次のような記載がある。
ａ「総説    肥満細胞の不均一性」
「肥満細胞不均一性の概念が，健康及び疾患時における肥満細胞の，可能性のある役割の理解のための基本原理として浮上してきた。２つの型の肥満細胞が典型的に認識されており，これらはいずれも，アルシアンブルー及びトルイジンブルーなどのカチオン性色素によって異染色性に染まる。これら２つの型の肥満細胞を区別するために使用される術語体系は，研究されている種，組織供給源又は生化学的特徴によって変化する（表１）。…さらに，げっ歯類の肥満細胞は，それらのプロテオグリカン内容（Ｈ，即ちヘパリン含有細胞，及びＥ，即ちコンドロイチン硫酸含有細胞）に従って定義されており，ヒトの肥満細胞は，それらの起源の組織（肺，皮膚，消化管粘膜）及び中性プロテアーゼ内容（Ｔ，即ちトリプターゼ陽性でキマーゼ陰性の細胞，及びＴＣ，即ちトリプターゼ陽性でキマーゼ陽性の細胞）に従って定義されている。
この総説は，まずげっ歯類系，次にヒトにおける，肥満細胞の不均一性の存在を示す証拠に注目していく。」
（以上，訳文１頁）
ｂ「ヒト肥満細胞の不均一性
Ｔ（トリプターゼ陽性，キマーゼ陰性）肥満細胞及びＴＣ（トリプターゼ陽性，キマーゼ陽性）肥満細胞と呼ばれる２つの型のヒト肥満細胞が，中性プロテアーゼ内容における差異に基づいて最近記載された。これらはそれぞれ，げっ歯類のＭＭＣ及びＣＴＭＣと類似しているようである。ヒト肥満細胞の機能的及び形態学的不均一性についての関連する証拠も確証されている。」（訳文６頁）
ｃ「機能的差異（表７）
種々の因子に応答したヒト肥満細胞の脱顆粒及び抗アレルギー薬による脱顆粒の阻害が，種々の解剖学的部位から得られた肥満細胞の分散された調製物において研究されてきた［77,89-93］。…」（訳文９頁～１０頁）
「分泌促進物質に対する応答。包皮から単離された肥満細胞は，主にＴＣ肥満細胞からなり（９９％），免疫学的因子（抗原及び抗ＩｇＥ）並びに広汎な非免疫学的因子（カルシウムイオノフォアＡ２３１８７，コンパウンド48/80，塩基性ポリペプチド（ポリリジン，ポリアルギニン）…など）に応答して，ヒスタミンを放出する［89-91］。対照的に，肺から単離された肥満細胞は，抗ＩｇＥ及びカルシウムイオノフォアＡ２３１８７によって活性化されるが，上に挙げたその他の因子の何れによっても活性化されない［91,92］。…」（訳文１０頁）「薬理学的因子の効果。クロモグリク酸ナトリウムは，喘息，鼻炎及び結膜炎の治療に広く使用されている。その局所的効果は，肥満細胞の脱分極及びメディエーター放出の阻害に起因すると考えられている［95］。気管支肺胞洗浄によって回収された肥満細胞からのヒスタミン放出は，１００μＭの濃度のクロモグリク酸ナトリウムによって阻害された［70］。このような肥満細胞は，嚢胞性線維症を有する被験体［74］（上記研究には含まれていない）を除いて，主にＴ肥満細胞からなることが示されている。１０－５Ｍのクロモグリク酸ナトリウムによるヒトアデノイド肥満細胞（殆どＴ型）の前処理は，コンカナバリンＡ誘導性のヒスタミン放出を阻害する［93］。分散されたヒト肺肥満細胞調製物（９０％がＴ肥満細胞）では，ＩｇＥ依存性ヒスタミン放出のそれぞれ２５％及び３３％の阻害を生じるのに，高濃度のクロモグリク酸ナトリウム（１０００μＭ）が必要であった。…最後に，クロモグリク酸ナトリウムは，分散された腸ＭＭＣからの，ＩｇＥ依存性のヒスタミン放出の２０％阻害を引き起こした［97］。対照的に，invitro抗原チャレンジ後のヒト皮膚からのヒスタミン放出は，クロモグリク酸ナトリウムによって阻害されず［98，99］，ブタクサ抗原への２％クロモリンの添加も，ヒスタミン放出，肥満細胞の超微細構造変化及び好酸球の移入によって判断されるような，ブタクサ感受性個体における局所的注射に対する皮膚反応を阻害しなかった［100］。ヒト皮膚の肥満細胞は主にＴＣ型であるので，げっ歯類における状況（ＣＴＭＣは影響を受けるがＭＭＣは受けない）とは対照的に，ＴＣ肥満細胞ではなくＴ肥満細胞に対し，クロモグリク酸ナトリウムの弱いが差示的な阻害効果が存在するようである。」（訳文１０頁～１１頁）
甲１０３（審判乙３）
甲１０３（Church,M.K.,   AgentsandActions,   Vol.18,3/4,p.288-293(1986)）には，次のような記載がある。
ａ「肥満細胞メディエーター放出の阻害は抗アレルギー薬の臨床的活
性に関連しているか？」
「イントロダクション


クロモグリク酸ナトリウム（クロモリンナトリウム，SCG）は，軽度の外因性喘息の治療用に1968年に導入された［1］。SCG自体は際立った効能の薬物ではないが，その作用機序といわれるもの（肥満細胞からの炎症メディエーター放出の阻害［2］）が全く新規であったため，それは喘息治療における大きな進展であると考えられた。SCGの導入は，喘息治療の新時代（抗アレルギー薬の時代）の始まりとして歓迎された。SCGの化学修飾が，一連の強力な経口で有効な薬物をもたらすであろうと信じて，50社を超える製薬会社が，何千ものSCG誘導体の合成及び試験に巨額の資金を投資した。動物モデルにおいて，これらのより新しい化合物は，SCGよりも著しく活性が高く，経口活性の追加的な利益を有することが示された［3］。しかしながら，1985年において，SCGはいまだに，臨床的に利用可能な唯一の抗アレルギー薬である。…残念ながら，使用された生体モデルが不適切であり，ヒトにおける薬物活性を予測しないということを除き，我々は，新しい活性化合物の開発の失敗について明確な説明をいまだにできない。」
（以上，訳文１枚目）
ｂ「SCG及びヒト肥満細胞
種間及び種内の両方で肥満細胞の明らかな不均一性が存在するため，ヒト肺肥満細胞へのSCGの作用は，ヒト喘息におけるその作用により関連性が高い。…肺断片及び分散細胞の両方を使用して，ヒト肺肥満細胞へのSCGの阻害効果を評価するための実験が行なわれている。…実験内の変動を低減させるために，分散したヒト肺肥満細胞におけるSCGの効果が評価されている。その結果（図２）は，ラット結合組織肥満細胞とは対照的に，SCGがヒト肺肥満細胞からのIgE依存性ヒスタミン放出の弱い阻害剤に過ぎず，高い濃度が必要とされ，そして部分的な阻害しかもたらされないことを示す［18］。これは，サルブタモール（SCGよりも数千倍低い濃度において，ヒト肺肥満細胞からのIgE依存性ヒスタミン放出に対して良い保護を与える［18］）などのβ－アドレナリン受容体刺激薬とは対照的である。」（訳文３枚目）
ｃ「SCG様化合物の開発
SCG様化合物の開発は，治療上の失敗の悲話である。…。しかし本当に重要なのは，ヒト喘息の症状を予防又は低減する新薬の能力である。原稿執筆時点では，マーケティングに値する十分な抗喘息作用を有することが示されている薬物はない。
この時点で生じる重要な疑問は，何故我々は臨床効果を改善するのに失敗したか？ということである。成功した化合物の開発及びその作用のレトロスペクティブ分析のみが，答えをもたらすだろう。それまでは，我々は，いくつかの肯定的と言うよりむしろ否定的な示唆を推測及び提供することができるのみである。
最も可能性が高い答えは，喘息の動物モデルがSCG様薬物の開発にとって不適切であるというものである。確かに，初期の研究は，喘息が肥満細胞メディエーターの放出が全ての症状の原因である単なるIgE介在疾患であるという仮定の下に実施された。肥満細胞が均質集団であり，従ってラット肥満細胞における実験がヒト細胞における実験を予測するだろうとも考えられていた。後になって考えれば，我々は，これらの仮定の両方が間違いであることを知っている。肥満細胞の異型遺伝子性は，喘息が多因子の疾患（そのうちのいくつかの面のみが，IgE依存性肥満細胞メディエーター放出を伴い得る）であるという概念と同様に，今や十分に確立されている。従って，ラット肥満細胞の脱顆粒に基づく試験が抗喘息活性を予測しないこと［3］は，驚くことではない。」（訳文５枚目～６枚目）
甲１２７（審判乙２７）
甲１２７（Y.Okayamaet   a1.,Inhibitionprofiles   ofsodiumcromoglycateandnedocromil   sodiumonmediator   releasefrommastcellsofhuman   skin,lung,tonsil,   adenoidandintestine,   ClinicalandExperimentalAllergy,   Volume22,p.   401-409(1992)）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図３」及び「図４」については別紙４を参照）。
ａ「ヒトにおける，皮膚，肺，扁桃，咽頭扁桃，および腸の肥満細胞からの，メディエーターの遊離についての，クロモグリク酸ナトリウムおよびネドク
ロミルナトリウムの阻害プロファイル」
「４０５頁図３…」
「図３ＳＣＧ（クロモグリク酸ナトリウム）による，ヒトにおける，分散された皮膚（▲），肺（○），扁桃（◇），咽頭扁桃（□），および，腸（■）の肥満細胞からの，ＩｇＥ依存性のヒスタミンの遊離の濃度関連阻害。」
（以上，訳文１頁）
ｂ「４０５頁図４…」
「図４ネドクロミルによる，ヒトにおける，分散された皮膚（▲），肺（○），扁桃（◇），咽頭扁桃（□），および，腸（■）の肥満細胞からの，ＩｇＥ依存性のヒスタミンの遊離の濃度関連阻害。」
（以上，訳文２頁）
甲１２８（審判乙２８）
甲１２８（OkayamaＹet   a1.,Invitro   effectsofH１-antihistaminesonhistamineand   PGD２releasefrom   mastcellsof   humanlung,tonsil,andskin,Allergy,   Volume49,p.   246-253(1994)）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１ａ」及び「図１ｂ」については別紙５を参照）。
ａ「インビトロにおける，ヒトにおける，肺，扁桃，および，皮膚の肥満細胞からの，ヒスタミンおよびＰＧＤ２の遊離に対する，Ｈ１抗ヒスタミン剤の
影響」
「テルフェナジンは，肺及び皮膚肥満細胞に対して二相性効果を有した：低濃度では，肺及び皮膚肥満細胞からのヒスタミン遊離の濃度依存的阻害が見られたが，より高濃度では当該薬物はメディエーター遊離を促進した。高濃度においても，テルフェナジンは扁桃肥満細胞からのメディエーター遊離を阻害した。ケトチフェンは，肺及び扁桃肥満細胞からのメディエーター遊離の阻害剤としては，低い効力を示した。皮膚肥満細胞においては，１．０μＭよりも低い濃度ではメディエーター遊離の阻害は観察されず，それより高い濃度では，メディエーター遊離を促進した。」
（以上，訳文１頁）
ｂ「２４８頁図１…」
「図１ａ，ｂ，および，ｃテルフェナジン（１ａ），ケトチフェン（１ｂ），および，セチリジン（１ｃ）による，ヒトにおける分散された肺の肥満細胞，扁桃肥満細胞，および，皮膚肥満細胞からの，ＩｇＥ依存性のヒスタミン（△）及びＰＧＤ２（○）の遊離の濃度関連阻害，および，各抗ヒスタミン剤単独でのヒスタミン遊離効果（◆）。各実験において抗ヒスタミン剤が存在しない場合の抗ＩｇＥによるヒスタミンおよびＰＧＤ２の遊離を１００％としている。」
（以上，訳文２頁～３頁）


甲１２９（審判乙２９）
甲１２９（F.L.Pearce   etal.,Effects   ofSodiumCromoglycateandNedocromilSodium   onHistamineSecretion   fromMastCells   fromVariousLocations,Drugs37   (Suppl.1),p.37-43(1989)）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図２」については別紙６を参照）。
ａ「種々の部位の肥満細胞からのヒスタミン分泌に対するクロモグリク酸ナトリウムおよびネドクロミルナトリウムの効果」（訳文１頁）
ｂ「３９頁図２…」
「図２ラット腹膜滲出細胞［ＰＥＣ］（○），ラット胸膜細胞（●），ハムスターＰＥＣ（▽），マウスＰＥＣ（△），ヒト好塩基球（■），ならびに，モルモットの腸間膜と肺（□），およびラット腸（▲）から単離された肥満細胞からのヒスタミン遊離に対するネドクロミルナトリウムの効果。」
「クロモグリク酸ナトリウムに関する前のレポート（…）と一致して，ネドクロミルナトリウムは，ラット腹膜及び胸膜肥満細胞からの免疫学的ヒスタミン遊離について同程度の阻害を生じさせた（図２）。当該薬剤は，ハムスターからの腹膜細胞に対して，より活性が低く，マウスからのこれらの細胞に対しては完全に無効であった。それはヒト好塩基性白血球，モルモットの組織肥満細胞，および，ラット腸からの粘膜肥満細胞に対しても不活性であった。」
（以上，訳文２頁）
甲７
甲７（「ザジテンⓇ点眼液０．０５％」添付文書）には，次のような記載がある。
ａ「抗アレルギー点眼剤     ザジテンⓇ点眼液０．０５％…ケトチフェンフマル酸塩点眼液」，「販売開始１９９１年７月」（１頁）
ｂ「【薬効薬理】
１．抗アレルギー作用
ケトチフェンはPCA（受動的皮膚アナフィラキシー）反応を抑制する（ラット）。
ヒスタミン，SRS-A等のケミカルメディエーターの遊離を抑制する（ラット腹腔肥満細胞，ヒト白血球中好塩基球・好中球invitro）。また，抗原及びPAF（血小板活性化因子）による好酸球の活性化を抑制する（モルモット，ヒヒ）。」
２．抗ヒスタミン作用
ケトチフェンはヒスタミンによる気管支収縮（モルモット），血管透過性亢進，皮膚反応（ラット）等を抑制する。
３．動物結膜炎モデルにおける作用
動物結膜炎モデルにおいてケトチフェンはIgE結膜炎（ラット，モルモット，点眼）及びCompound48/80誘発結膜炎を抑制する（ラット，点眼）。
…」（１頁右欄）
甲１０
甲１０（「アレギサールⓇ点眼液０．１％」添付文書）には，次のような記載がある。
ａ「抗アレルギー点眼剤     アレギサール
Ⓡ点眼液０．１％…ペミロラス
トカリウム点眼液」，「販売開始１９９５年４月」（１頁）
ｂ「〔薬効薬理〕
１．実験的アレルギー性結膜炎抑制作用
（ラット，モルモット）…
２．作用持続性
（ウサギ）…
３．作用機序（ケミカルメディエーターの遊離抑制作用）
（invitro）
ラット腹腔肥満細胞において膜のリン脂質代謝阻害によりケミカルメディエーターの遊離を抑制した。
また，ヒト肺，ヒト末梢白血球及びモルモット肺からの抗原あるいは抗IgE抗体刺激によるヒスタミン，SRS-Aなどの遊離を抑制した。」
（２頁左欄）
甲１３
甲１３（「医薬品研究vol.２０，№１」（１９８９））には，次のような記載がある。
ａ「フマル酸ケトチフェン点眼液のラット及びモルモットにおける実験的結
膜炎に対する効果」（４８頁）
ｂ「ＰＣＡ（passive   cutaneousanaphylaxis）反応を応用して作製したモルモットの結膜炎が，病理組織学的にヒトのアレルギー性結膜炎に類似するとされている。」（４９頁左欄１１行～１４行）
ｃ「以上のように，フマル酸ケトチフェンはヒトのアレルギー性結膜炎に近似する動物モデルにおいて，低薬用量で点眼効果を発現した。また，点眼と静脈内投与時の薬効比較から，点眼における薬物の組織移行性は良好であると推察され，点眼時の抗アレルギー作用は局所性に発現する事，更に，血液中を介した全身性の副作用を惹起しがたいことが示唆された。したがって，フマル酸ケトチフェンの点眼剤への臨床応用は可能と考えられ，眼科領域での有効性が期待される。」（５５頁左欄４２行～右欄８行）
甲１４
甲１４（「アレルギー３４（１１）」（１９８５））には，次のような記載がある。
ａ「アレルギー性結膜炎の動物実験モデルの作製」（１０２１頁）ｂ「著者らはアレルギー性結膜炎の動物実験モデルの作製を試みる過程で，高力価のＩｇＥ抗体で感作されたモルモットに抗原液を点眼した際に眼結膜に炎症が起こり，それは一見ヒトの結膜炎と類似した臨床症状を呈することを観察した。」（１０２１頁左欄１４行～１８行）
ｃ「以上の結果から，モルモットにおいてＩｇＥ抗体の感作によって作製された結膜炎がＤＳＣＧ及び小青竜湯抽出液によって特異的に抑制されたことから，アレルギー性結膜炎の動物実験モデルを作製しえたと考えられた。」
（１０２５頁右欄３３行～３７行）
甲１５
甲１５（「アレルギー３５（１２）」（１９８６））には，次のような記載がある。
ａ「スギ花粉によるアレルギー性結膜炎の実験的・組織学的研究」（１１４９頁）
ｂ「もし，スギアレルギー性結膜炎の動物モデルが作製できれば，その診断，病理学的解明，抗アレルギー剤の効果判定などに極めて有益である。今回，抗スギ花粉血清を用いてモルモットを受身感作し，スギ花粉噴霧にて肉眼的にヒト類似のアレルギー性結膜炎を起こすことができた。その結膜局所の経時的変化を組織的に検討し，アレルギー反応であることを確かめた。また，抗アレルギー剤点眼による効果も組織学的に検討した。」（１１４９頁左欄８行～末行）


ｃ「以上より感作モルモット群では，抗原challengeにより即時型アレルギー反応が起こり，肥満細胞から種々のchemicalmediatorが放出され，結膜局所の浮腫・充血，細胞浸潤が起こったと推測される。このことはヒトのスギ花粉によるⅠ型アレルギー性結膜炎と類似したものと思われる。この方法で作製した動物モデルは，今後スギアレルギー性結膜炎の診断，病理的解明，抗アレルギー剤の効果判定などに有益であると考えられる。」（１１５５頁左欄１０行～１８行）
甲１６
甲１６（J.Pharmacobio-Dyn.,14,   p.467-473(1991)）には，次のような記載がある。
「レボカバスチンは，実験動物において強力で持続性のある抗ヒスタミン作用および抗アレルギー作用を示す新規なＨ１受容体遮断薬である。例えば，レボカバスチンは，ラットにおいてコンパウンド48/80誘発性ショックや，モルモットにおいてヒスタミン（Ｈi）誘発性致死を防いだ。…当然のこととして，レボカバスチンが如何にしてアレルギー性結膜炎又は鼻結膜炎を緩和するのかを局所投与により示すための研究がなされた。…アレルギー性結膜炎について局所投与したレボカバスチンの優れた作用については，臨床試験で繰返し報告されてきた。しかし，何故レボカバスチンがアレルギー性結膜炎にそのように作用するのかの理由については全く知られていない。したがって，レボカバスチン投与後の実験的アレルギー性結膜炎における劇的な抑制につながるメカニズムを，特に局所投与の場合（点眼）で明らかにすべく本研究を実施した。
材料と方法
動物－１８０匹の雄のモルモット…を用いた。」（原文４６７頁左欄１行～右欄１４行，訳文１頁）
甲１７
甲１７（ArchOphthalmolvol   107,p.433-438   (1989)）には，次のような記載がある。
「モルモットの結膜にFL-OAを局所的に繰返し投与したところ，ヒトにおけるアレルギー性結膜疾患の様々な症状と多くの点で同等の様々な結膜免疫病理徴候が現れた。モルモットの結膜の抗原による局所免疫化とチャレンジの過程初期に，ヒトの枯草熱結膜炎に似た急性1型結膜反応が誘発された。抗原による局所チャレンジを続けたところ，特異的脱顆粒による反応性肥満細胞の枯渇に続き1型反応性の活性低下となった。…」
（原文４３８頁左欄２０行～４４行，訳文１頁）
甲１８
甲１８（ActaOphthalmologica68,   p.470-476(1990)）には，次のような記載がある。
ａ「最近の報告では，特異的な抗原でチャレンジされたアレルギー患者及び分泌促進物質48/80を局所投与した後の正常人において眼のアナフィラキシー中に起こる事象の時系列が報告されている（…）。…しかしながら一般的には，これらの研究は，ヒトの眼のEPRはチャレンジ後0.5～1時間でピークとなること，そしてLPRは6～10時間の間に起こり，これは我々のモルモットモデルでの経時的変化と似ていることを示していた。」（原文４７５頁左欄１行～１４行，訳文１頁）
ｂ「結論として，本研究は，能動免疫化した動物でのEPRとLPRのモデルに関する基礎を提供するものである。本モデルは，ヒトの様々なアレルギー性眼病の病理の理解に貢献する可能性がある。本モデルが，眼のアレルギー反応における成分のどちらか一方又は両方に選択的に作用するようにした治療薬の評価に対して有用な手段を提供することが期待できる。」（原文４７５頁左欄２６行～３４行，訳文１頁）
甲２０
甲２０（「臨眼４６巻１０号    １９９２年１０月」）には，次のような記載がある。
ａ「スギ花粉症に対する塩酸プロカテロール点眼液の眼誘発反応抑制
効果」
「要約スギ花粉症患者30例に，抗原による眼誘発試験を行い，0.003％，0.001％および0.0003％procaterol点眼液の涙液中ヒスタミン遊離抑制効果を検討した。右眼にprocaterol点眼液，左眼にplacebo点眼液を点眼し，10分後に，スギ抗原液を点眼して，アレルギー反応を誘発した。…Procaterol点眼液はスギ花粉症に対する有効な薬剤であると考えられた。」
（以上，１５１７頁）
ｂ「一方，モルモットおよびラットアレルギー性結膜炎モデルにおいて，procaterol点眼液の前投与により，抗原誘発による結膜血管透過性亢進が抑制されることが認められているが，アレルギー性結膜炎患者に対するprocaterol点眼液のアレルギー反応抑制効果に関する報告はない。
そこで，著者らはスギ花粉症患者について，procaterol点眼液の抗アレルギー作用を客観的に評価するために，抗原誘発後の涙液ヒスタミン量の変動を指標として検討を行った。
本研究において，誘発５分および１０分後の涙液ヒスタミン量は，procaterol投与眼ではplacebo投与眼に比し，いずれの濃度においても有意な低値が認められた（…）。
これは，procaterol点眼液の前投与により，抗原誘発後に生ずる肥満細胞からのヒスタミン遊離が抑制された結果であると考えられる。」（１５１９頁左欄６行～２７行）
ｃ「Procaterol点眼液はスギ花粉症に対する新しい予防的治療薬として期待される薬剤であると考えられる。」（１５１９頁右欄１行～３行）
甲２３
甲２３（「エリックスⓇ点眼液０．２５％」添付文書）には，次のような記載がある。
ａ「抗アレルギー点眼剤     エリックス
Ⓡ点眼液０．２５％…アンレキサノ
クス点眼液」，「販売開始１９８９年４月」（１頁）
ｂ「【薬効薬理】
１．実験的アレルギー性結膜炎抑制作用
ラット及びモルモットにおけるIgE関与の受動結膜アナフィラキシー反応（Ｉ型アレルギー反応）を用量依存的に抑制する（点眼）。
２．作用機序
（１）ヒスタミン遊離抑制作用
ラット肥満細胞からのIgE関与のヒスタミン遊離反応を抑制する（invitro）。ヒスタミン遊離抑制の作用機序として細胞内c-AMP量増加作用に基づくことが示唆されている。
（２）ロイコトリエン生成抑制作用
（３）抗ロイコトリエン作用
…」
（２頁左欄）
甲３０
甲３０（「アレルギーの臨床14(10），1994」）には，次のような記載がある。
ａ「皮膚科領域における抗アレルギー剤」（７５１頁）
「はじめに


アレルギー疾患治療剤はその作用機序によっていくつかに大別される。たとえば１）肥満細胞や好塩基球から産生される各種の化学伝達物質に対する拮抗薬，２）それらの化学伝達物質の肥満細胞からの産生・遊離を抑制する薬剤，３）…，４）…，５）…などである。１）の化学伝達物質拮抗薬にはＨ１ヒスタミン拮抗薬，ロイコトリエン拮抗薬，ＰＡＦ拮抗薬，トロンボキサンＡ２拮抗薬などが含まれる。従来頻用されているＨ１ヒスタミン拮抗薬，いわゆる古典的抗ヒスタミン剤に対して，２）の化学伝達物質遊離抑制作用（肥満細胞安定化作用，mastcellstabilizer）を有する薬剤を狭義の抗アレルギー剤として呼称するのが本邦では一般化している。この抗アレルギー剤の概念の糸口となったのが，クロモグリク酸ナトリウムである。…しかしクロモグリク酸ナトリウムは消化管から吸収されないため，吸入による適応が主体であった。その後このような欠点を補うべく経口可能な抗アレルギー剤が続々と開発されていったのである。」（７５１頁左欄１行～２８行）
ｂ「１．抗アレルギー剤の種類，薬効，薬物動態
抗アレルギー薬は大きく２つに分けられる。化学伝達物質遊離抑制作用を有するが，Ｈ１ヒスタミン拮抗作用（抗ヒスタミン作用）を有しない酸性抗アレルギー剤と，化学伝達物質遊離抑制作用と同時に強い抗ヒスタミン作用も有する塩基性抗アレルギー剤の２種である。後者は，抗ヒスタミン剤としての効果の上に，抗アレルギー剤としての効果を併せ持つわけである。表１，２に酸性及び塩基性抗アレルギー剤の種類，用法・用量，効能・効果，薬効・薬理をまとめた。…酸性抗アレルギー剤では，すべての薬剤にヒスタミン遊離抑制作用あるいはロイコトリエン遊離抑制作用が認められる。アンレキサノクスやイブジラストでは，抗ロイコトリエン作用及び抗ＰＡＦ作用も認められる。またクロモグリク酸ナトリウムとトラニラストではニューロペプチド遊離抑制作用が，トラニラストとペミロラストカリウムではプロスタグランディンＤ２遊離抑制作用も報告されている。塩基性抗アレルギー剤では，抗ヒスタミン作用，ヒスタミン遊離抑制作用，及びロイコトリエン遊離抑制作用が認められている。また抗ロイコトリエン作用もほとんどの薬剤で認められている。抗ＰＡＦ作用は，フマル酸ケトチフェン，塩酸アゼラスチン，オキサトミド，テルフェナジン，塩酸エピナスチンで確認されている。」（７５１頁右欄２行～２９行）
甲３１
甲３１（「日本臨牀49巻・1991年増刊号」）には，次のような記載がある。
ａ「ⅠⅠⅠ．治療薬    Ｏ．免疫およびアレルギー領域
抗アレルギー薬」（７０５頁）
「       はじめに
抗アレルギー薬とは，広い意味では，アレルギー疾患の治療に用いられる諸種の薬物といえるのであるが，最近では狭い意味で，肥満細胞や好塩基球からのメディエーター遊離を抑制する薬物を指すのが一般的になっている。“mastcellstabilizer”がいつの間にか“抗アレルギー薬”と呼ばれるようになったのである。この種の薬物の代表が，クロモリン，すなわちクロモグリク酸ナトリウムである。」（７０５頁左欄１行～１０行）
ｂ「２．抗アレルギー薬の一覧
抗アレルギー薬は２つに大別される。クロモリン様の作用を有するが，抗ヒスタミン作用を持たない薬物（表１）と，クロモリン様の作用と共に強い抗ヒスタミン作用を有する薬物（表２）である（図１）。後者は，抗ヒスタミン薬としての効果の上に抗アレルギー薬としての効果を現す。
抗ヒスタミン作用そのものは治療の上で有益に働くが，それに付随して現れる抗コリン作用と中枢抑制作用が，この種の薬物の使用を制限する。」（７０５頁右欄１行～１２行）
甲３２
甲３２（「臨眼43巻8号，1989年8月」）には，次のような記載がある。
ａ「臨床報告    スギ花粉症に対するketotifen点眼液の眼誘発反応抑制効
果」（１２５１頁）
「要約スギ花粉症患者１１例に，季節外に，抗原による眼誘発試験を行い，0.05％ketotifen（ＨＣ）点眼液の涙液中ヒスタミン遊離抑制効果を検討した。右眼にＨＣ点眼液，左眼にplacebo点眼液を点眼し，５分後に，20倍希釈のスギ抗原液を点眼して，アレルギー反応を誘発した。ＨＣ投与眼の誘発５分および10分後の涙液中ヒスタミン量は，対照眼に比べ有意なヒスタミン遊離抑制効果がみられた（Ｐ＜0.01）。ＨＣ点眼液のヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で67.5％，誘発10分後で67.2％であった。0.05％ＨＣ点眼液はスギ花粉症に対する有効な薬剤であると考えられる。」（１２５１頁左欄１行～１２行）
ｂ「フマル酸ケトチフェンは，benzocycloheptathiophene類に属し，肥満細胞からのヒスタミンおよびロイコトリエンなどのケミカルメディエーター遊離抑制作用と抗ヒスタミン作用を併せもつ経口抗アレルギー剤であり，スイス・サンド社で開発された。
すでに，本邦では，Zaditen
Ⓡの商品名で，気管支喘息，鼻アレルギー，湿
疹，皮膚炎，蕁麻疹，皮膚搔痒症に対する有効性が認められ，広く用いられている。
眼科領域においても，本邦で，ケトチフェンを主成分とするＨＣ点眼液のアレルギー性結膜疾患に対する臨床的検討が行われており，期待しうる効果が得られつつある。」（１２５１頁左欄１４行～２７行）ｃ「ケトチフェンは，ラットＰＣＡ（passive   cutaneousanaphylaxis）反応抑制作用およびラット腹腔肥満細胞からのCompound48/80によるヒスタミン遊離抑制作用を示し，invitroで，気管支喘息患者血液好塩基球よりの抗原または抗IgE抗体によるヒスタミンおよびＳＲＳ－Ａ（slowreactingsubstanceofanaphylaxis）遊離を抑制することが認められている。また，ラットのアレルギー性結膜炎モデルにおいて，ＨＣ点眼液の前投与により，抗原誘発後のアレルギー症状の発現が抑制されることが明らかにされている。
しかし，ＨＣ点眼液の薬効を，invivo
タミン遊離を指標として評価した報告はない。…
そこで，0.05％ＨＣ点眼液のスギ花粉症患者に対する薬効についても，抗原誘発後の涙液ヒスタミン量の変動を指標として検討を行った。」（１２５３頁左欄６行～右欄３行）
ｄ「以上，0.05％ＨＣ点眼液は，抗ヒスタミン作用以外に，スギ花粉症患者に対し，優れたヒスタミン遊離抑制作用を有しており，スギ花粉症に対する新しい治療薬として十分期待出来る薬剤であると考えられる。」（１２５３頁右欄１８行～末行）
甲４１（審判参考資料２）


甲４１（「基礎と臨床―Vol.27№１   Jan.'93」）には，次のような記載がある。
ａ「トラニラストの結膜アレルギー抑制機序の研究―アレルギー性結膜炎モデルおよび精製肥満細胞におけるヒスタミン遊離に対する作用―」（１９１頁）
ｂ「眼科領域への適用を目的として開発されたトラニラスト点眼液は，ラットおよびモルモットのアレルギー性結膜炎モデルにおいて，即時型アレルギー反応による血管透過性亢進を強く抑制した。これらのモデルはIgE抗体が関与する眼瞼結膜の即時型アレルギーモデルであり，結膜組織の肥満細胞が重要な役割を果たしていると考えられている。本研究において，トラニラストはモルモットのアレルギー性結膜炎モデルで抗原誘発による涙液中へのヒスタミン遊離を抑制し，精製肥満細胞からの抗原誘発によるヒスタミン遊離を抑制した。また，トラニラストを点眼した際の結膜組織中トラニラスト濃度は，invitroでのケミカルメディエーター遊離抑制濃度に近似している。したがって，トラニラストによる結膜アレルギー反応抑制の作用機序は，結膜組織の肥満細胞からのヒスタミンをはじめとするケミカルメディエーターの遊離抑制であると考えられる。」（１９３頁右欄１７行～１９４頁左欄１３行）
甲４２（審判参考資料３）
甲４２（「日薬理誌１０１」（１９９３））には，次のような記載がある。
ａ「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対するTranilast点眼液の効
果」（２７頁）
ｂ「モルモットに0.5％tranilast点眼液20μｌを点眼後の結膜中の薬物濃度は，４時間後で10.55μg/g，８時間後で9.53μg/gであった。これらの濃度は，invitroでのラット腸管膜肥満細胞の抗原誘発脱顆粒抑制濃度である１０g/mlに近似しており，本研究でtranilast点眼液の作用持続時間が６時間継続したこととよく一致する。したがって，tranilastは点眼投与でもアレルギー性結膜炎に対して結膜に存在する肥満細胞からのヒスタミンなどの化学伝達物質遊離抑制作用を介して速やかに抑制作用を示し，かつ，持続的に作用を発現すると思われる。」（３０頁左欄６行～右欄８行）「tranilastは，ラットのアレルギー性結膜炎モデルにおいてＰＣＡ反応を抑制すること，また，臨床においても経口投与で結膜炎患者の涙液中へのleukotrieneＢ４の遊離を抑制することを考え合わせると，tranilastは点眼投与により眼科領域のアレルギー疾患に対する強力，かつ持続的な治療効果が期待できる。」（３１頁左欄９行～１４行）
甲２０５
甲２０５（「ＭＥＤＩＣＡＬＳＡＮＤＯＺ    vol.8№2    1980」）には，次のような記載がある。
ａ「新しい経口的気管支喘息予防薬の薬理学的検討」（８７頁）ｂ「Ketotifenは，IgE抗体の関与するラット皮膚におけるＰＣＡ反応を抑制し，48/80（N-hemoanisyl-formaledhydecondensate）によって惹起されるラット腹腔肥満細胞よりのヒスタミン遊離を抑制する。そして感作ラットにおける，抗原誘発における気道抵抗の増大を抑制する。また，この薬物がラットの心臓，肺，腸間膜組織のphosphodiesterase活性を抑制することから，その薬理作用の一面を推測することができる。
これらの事実に基づき，この薬剤が，ヒト好塩基球からのヒスタミンおよびＳＲＳ－Ａの遊離を抑制するか否かを検討した。」（９０頁左欄１６行～右欄３行）
ｃ「以上の事実は，Ketotifenがヒト好塩基球からのヒスタミンおよびＳＲＳ－Ａの遊離をたしかに抑制すると結論することができる。」（９２頁左欄１４行～１６行）
甲２０６
甲２０６（「あたらしい眼科vol.11,№4,1994」）には，次のような記載がある。
ａ「ラットアレルギー性結膜炎およびカラゲニン惹起結膜炎に対するＬ-アスコルビン酸６－ドコサヘキサエン酸エステルの効果」「ラットアレルギー性結膜炎およびカラゲニン惹起結膜炎に対するＬ-アスコルビン酸６－ドコサヘキサエン酸エステル（ＡＡＤ）の効果を検討した．その結果，0.1％～5.0％ＡＡＤは炎症惹起日の点眼により，ラットのアレルギー性結膜炎およびカラニゲン惹起結膜炎を用量依存的に抑制した．…また，ＡＡＤはinvitroでラット腹腔由来の肥満細胞からのヒスタミン遊離を
抑制した．」
（以上，６１７頁）
ｂ「３．ラット腹腔肥満細胞からのヒスタミン遊離に対するＡＡＤの効果
結果を表５に示す.10
-5g/mlのＡＤＤはヒスタミン遊離を有意に抑制（抑制率:19.0%）した.」（６１９頁左欄１１行～１４行）
ｃ「        ＩＩＩ考察
今回，筆者らは，ＡＡＤがラットのアレルギー性結膜炎およびカラゲニン惹起結膜炎を抑制することを示し，アレルギー性結膜炎の抑制作用の一部に肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用が関与することを示した.」（６１９頁左欄１５行～１９行）
甲２０９
甲２０９（米国特許第５，３６０，７２０号公報，１９９４年（平成６年）１１月１日作成）には，次のような記載がある。ａ「肥満細胞安定化アッセイのためのヒト結膜肥満細胞を調製する方
法」（原文１欄左欄１行～３行，訳文１頁）
ｂ「例1   -処理または刺激に先立つ培養培地の平衡化インキュベーションヒト結膜組織が死後8時間以内に臓器/組織ドナーから得られ，輸送媒体（通常はDexsolⓇ角膜輸送培地または同等物）に保存される。受け取った後，組織を秤量し，ウシ胎児血清（20％），L-グルタミン（2mM），ペニシリン（100単位/ml），ストレプトマイシン（100μg/ml），アンホテリシンB（2.5μg/ml）そしてHEPES（10mM）を補充したRPMI1640培養培地を含有する20mLのキャップ付きスクリューガラスバイアルまたは同等物に保管される。組織は4℃で死後約5日間以上補充したRPMI1640培地中に保存される。酵素消化に先立ち，組織および培養培地は，滅菌ペトリ皿に移され，37℃（5％のCO2）で一晩インキュベートされる。


組織は，酵素処理のために0.1％ゼラチン（TGCM）を含むタイロード緩衝液（mM単位で，NaCl137，KCl   2.7，NaH2PO40.35，塩化カルシウム1.8，MgCl2    0.98，NaHCO311.9，グルコース    5.5）に移される。組織は，37℃，30分消化の間，おおよそ20mLの量で，組織のグラム当たりコラゲナーゼ（タイプIV）およびヒアルロニダーゼ（タイプ1-S）各々200Uでインキュベートされる。組織は，さらに，酵素消化の為にナイテックスTGCM上で，等量のTGCMで洗浄された。二つの消化は（第1段階）に記載された様にして，完成され，37℃で30分間，およそ20mLの量で，組織のグラム当たりコラゲナーゼおよびヒアルロニダーゼの各々2000Uを使用して，追加の消化工程（典型的には3〜5）が続けられる。」
「各消化から得られたろ液を遠心分離した（825グラム，7分），ペレット化した細胞を，カルシウム/マグネシウムを含まないタイロード緩衝液（TG）に再懸濁した。全ての消化物からのプールされた細胞を遠心分離（825mg，30分間）し，1.058g/LのパーコールⓇ［PercollⓇ］で細胞ペレットを再懸濁し，TG緩衝液中で洗浄し，濃縮された。肥満細胞のバイアビリティと数は，トリパンブルー排除およびトルイジンブルーO（50mgのトルイジンブルーO着色剤を，以下の溶液に溶解した：生理食塩水,39mL;氷酢酸,1ml;   ホルムアルデヒド（37％）,10mL;エタノール（100％）,50mL），採取した細胞懸濁液を染色することにより測定した。
5000マスト細胞を含む細胞懸濁液をTGCM含むチューブに添加し，遠心分離（500グラム,7分）で終了することにより，37℃で15分間，抗ヒトIgE（ヤギ由来のIgG抗体）でチャレンジした。上清は集められ，ヒスタミン分析まで，－２０℃で保管された。完全なヒスタミン放出は，0.1％トリトンX-100に細胞を暴露することにより得られた。自発的ヒスタミン放出は，TGCMのみの処置で得られた。非特異的の，抗体刺激によるヒスタミン放出は，通常のヤギ血清（NGS）又はヤギIgG（GTIgG）を用いて対処された。ヒスタミンの決定は標識免疫決定法（AMAC社,ウェストブルック,Me）によってなされた。」
（以上，原文４欄４２行～５欄３６行，訳文１頁～２頁）イヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発に係る技術常
識について
前記アによれば，本件特許の優先日当時におけるヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発に係る技術常識として，次の点が認められる。
抗アレルギー薬は，その作用機序によって，肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用を有する薬剤，それらの化学伝達物質の肥満細胞からのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発においても，この
二つの作用を確認することが一般的に
ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルが作製され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いらまた，本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤（例えば，「ザジテンⓇ点眼液０．０５％（ケトチフェンフマル酸塩点眼液）」，「アレギサールⓇ点眼液０．１％（ペミロラストカリウム点眼液）」，「エリックス
Ⓡ点眼液０．２５％（アンレキサノクス点眼液」）の
添付文書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示した
ことが
ウ肥満細胞の不均一性について
は複数の型が存在し，ヒト及びラットなどのげっ歯類において，種が異なり，又は同じ種内であっても組織（部位）が異なると肥満細胞の型が異なり，また，肥満細胞の型が異なると，薬剤のヒスタミン遊離抑制作用に対する反応性が異なるという肥満細胞の不均一性が存在し，その具体例として，クロモグリク酸ナトリウムによるヒスタミン放出等の阻害作用について，ヒト肥満細胞とげっ歯類の肥満細胞とでは異なる反応を示したことが記載されている。
クロモ
グリク酸ナトリウム，ネドクロミルナトリウム，テルフェナジン及びケトチフェンは，ヒトの異なる組織の肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用が異なることが記載されている。
ロミルナトリウム
は，ラットにおいて，腹膜及び胸膜肥満細胞にヒスタミン遊離抑制作用を示すが，腸からの粘膜肥満細胞には不活性であることが記載され，また，ハムスターの腹膜肥満細胞は，ラットの腹膜肥満細胞よりも活性が低く，マウスの腹膜肥満細胞には不活性であることが記載されている。トにおける抗アレルギー点眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラット腹腔肥満細胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されている。これらのヒトにおける抗アレルギー点眼剤は，薬事法に基づく医薬品の製造販売の承認を受けて製造販売に至ったものであり，その承認を受けるに当たり，ヒトにおける効能又は効果についても審査を受けているものと考えられる。
ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤
の研究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルが作製され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていたことを考慮すると，ラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおける薬剤の応答性に関する実験結果とヒトの結膜炎における薬剤の応答性に関する実験結果が同様の傾向を示す場合があることや，ラット，モルモットのある組織の肥満細胞の実験結果とヒトの結膜における肥満細胞の実験結果が同様の傾向を示す場合があることを否定することはできないというべきである。
以上を総合すると，本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができないというのが技術常識であったものと認められる。この意味において，肥満細胞には不均一が存在するものと認められるから，本件審決が「ラット肥満細胞における実験はヒト肥満細胞における実験を予測するものではないということが，当業者の技術常識となっていたもの認められる」と認定したこと自体に誤りはないものと認められる。
原告は，これに対し，甲７，１０，１３ないし１８，２０，２３，４１，４２，２０５，２０６等によれば，本件特許の優先日当時，「肥満細胞の不均一性」が技術常識であったとはいえず，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果をある程度予測できることが技術常識であったものであり，ラット肥満細胞における実験結果からヒト肥満細胞における実験結果を予測できた旨主張する。