イ著作者人格権侵害による慰謝料
被告は，被告の広告・宣伝のために営利目的で開設した被告ウェブサイトにおいて，６か月を超える長期間にわたり本件写真３ないし６を無断利用したものであり，著作者人格権の悪質な侵害態様に照らし，原告Ａらの慰謝料としては，それぞれ１０万円を下らない。
ウ弁護士費用
原告らは，被告による著作権等の侵害行為のため本訴提起を余儀なくされ，弁護士に訴訟を委任した。本件では，訴訟前から弁護士に対応を委任することにより，損害賠償のみならず，被告が再び本件各写真を被告ウェブサイト上で利用する等の新たな著作権侵害を防止して，事実上差止請求が認容されるのと同様の効果をもたらしたものであって，原告らが負担する弁護士費用はそれぞれ１０万円を下らない。
エ小括
以上より，原告らが被告に請求する損害賠償金は，次のとおりとなる。なお，原告らは，被告に対し，附帯請求として，損害賠償金に対する平成２５年７月５日（不法行為開始日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を併せて求める。
(ｱ)原告アマナイメージズ    ２８万１４４０円(ｲ)原告Ａ                ２２万１６００円(ｳ)原告Ｂ                ２１万７２８０円(ｴ)原告Ｃ                ２１万７２８０円オ不当利得返還請求（著作権侵害又は独占的利用権及び本件営業権侵害による損害額に係る請求〔附帯請求を含む。〕との選択的請求）本件各写真を利用するには，本件写真１及び２の著作権者であり，本件写真３ないし６の独占的利用権者である原告アマナイメージズの許諾を受けて，正当な対価（原告アマナイメージズの定めた利用料金）を支払う必要があるところ，被告は，当該許諾を受けず，正当な対価を支払うこともなく，被告ウェブサイト上に本件各写真を掲載したものであるから，被告は，法律上の原因に基づかずに，原告らの財産によって利益を受けたものであり，これによる原告らの損失（被告の不当利得金の額）は，上記アのとおり，原告アマナイメージズにつき合計１８万１４４０円，原告Ａにつき合計２万１６００円，原告Ｂにつき１万７２８０円，原告Ｃにつき１万７２８０円であるから，原告らは，それぞれ，被告に対し，上記不当利得金の支払を求める。
なお，被告は，著作権を含む権利関係について一般人よりもはるかに法律上の専門的知識を有している弁護士法人であり，他人の著作物を利用するには，その著作権者の許諾を得ることが必要であることを当然認識していたはずであるから，本件各写真を利用する正当な権原がないことを知っていたか，少なくとも重大な過失があり，悪意の受益者（民法第７０４条）に当たるから（最高裁判所昭和４９年９月２６日判決・民集２８巻６号１２４３頁参照），原告らは，それぞれ，附帯請求として，不当利得金に対する平成２５年７月５日（利得開始後の日）から支払済みまでの年５分の割合による法定利息の支払を併せて求める。
(5)過失相殺の主張に対する反論
ホームページ上で見本用のサムネイル画像をコピーできるようにしておくことは，写真を利用しようとする顧客において購入を検討する際に必要となるため，原告アマナイメージズのみならず，競合他社でも通常行っているところであり，また，原告アマナイメージズは，第三者がサムネイル画像をコピーしようとした際に，「作品の本使用には料金が発生します。事前に使用条件をご確認ください。」との注意事項が表示される措置を講じているところであるから，過失相殺は許されない。
３被告の主張
被告は，原告らの主張に対する認否及び被告の主張（抗弁等）として，次のとおり述べた。
(1)原告らの主張(1)に対する認否
不知。
ただし，原告らが本件各写真の著作権等を保有等していることを積極的に争うものではない。
(2)原告らの主張(2)に対する認否
ア原告らの主張(2)アは，認める。
イ原告らの主張(2)イは，認める（ただし，実行行為者は，被告の従業員のＥである。）。
(3)原告らの主張(3)について
ア認否
事実については不知ないし否認し，主張については争う（なお，法人である被告の故意・過失は，代表者について検討すべきである。）。なお，被告は，被告が管理するサーバーに写真データを入力し，被告ウェブサイト上に本件各写真を掲載したものであり，被告ウェブサイトの閲覧者が被告ウェブサイトを見るときに写真のデータが自動送信されて閲覧者のパソコンに表示されることになるものであるから，本件では，自動公衆送信（著作権法２条１項９号の４）又は送信可能化（著作権法２条１項９号の５）が問題となるにすぎない。
また，本件では，ホームページ作成者としての注意義務を問題とすべきであって，被告ウェブサイトの作成者が弁護士法人の職員であるとか，同サイトが弁護士法人の運営に係るものであるという理由で，注意義務の程度が加重されるものではない。ところで，被告ウェブサイトを作成するに当たり，同サイトに本件各写真を掲載したのは，被告の従業員のＥであるが，同人は，第三者が原告アマナイメージズから購入し，又は何らかの方法で取得した後，フリー素材としてウェブサイト上に流出させたものを「フリー素材である」と誤信したものと思われる（Ｅは，被告ウェブサイトのデザインを検討するうえで，様々なところから写真を取得しており，かつ，既に一定期間経過していることから，本件各写真のデータをどのように手に入れたか記憶していないが，ヤフーやグーグルの画像検索をした結果表示されるサムネイル画像をコピーして写真を集めたことはなく，本件各写真についてもそのような方法で取得したものではない。）。Ｅは，ホームページの作成に当該写真を使うことにより経済的利益を侵害したものの，著作権者の身体・人格権等の侵害を行ったものではないこと，本件各写真には原告らの著作物であることを示す情報（以下「識別情報」という。）がなく，原告らの著作物である旨の認識がないことから，過失は認められない（著作物に識別情報が存在していないにもかかわらず，調査義務があるとすれば，ウェブサイト上に存在する写真を使用・取得する場合には，原告らだけでなく，写真家その他の映像事業等を生業とするすべての者に対して権利侵害の有無を確認しなければならないという不可能を強いられることになり，フリー素材を使用することが事実上できなくなり，表現の自由〔憲法２１条〕が侵害される。一般的にも，フリー素材を使用することが禁止されているわけではなく，著作権侵害であると注意を受ければ写真を削除する注意義務があるとされており，被告はこれに従い，原告らの指摘の後，速やかに本件各写真を被告ウェブサイトから削除している。）。
イ著作者人格権侵害に対する被告の主張
原告Ａらは，その氏名が表示されない状態で本件写真３ないし６が使用されることを認めていたのであるから，著作権法１９条３項により氏名表示権の侵害は成立しない。


(4)原告らの主張(4)について
ア認否
事実については不知ないし否認し，主張については争う。なお，著作権法１１４条３項にいう，その著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額とは，客観的に相当な使用料相当額であり，その算定には，業界の一般相場，権利者の他の使用許諾契約，著作物使用料規定等が使用されるが，正規の使用料にとらわれる必要はないところ，原告ら主張の使用料金は，他社と比べて高額であり，仮に，原告らの請求が認められるとしても，その半額程度が相当である。また，原告Ａらは，慰謝料の請求もするが，本件では，財産的損害とは別に，賠償に値する精神的損害を受けたというような特段の事情はないから，当該請求は認められない。
さらに，原告Ａらが原告ら代理人の弁護士との間で着手金を支払う等の約束をしたとは考えにくい。仮に，弁護士費用の請求が認められるとしても，認容額の１０パーセント程度が相当である。
イ不法行為による損害賠償請求に対する被告の主張（過失相殺）原告ウェブサイトには，サムネイル画像をコピーして写真を集めることができるという欠陥があり，また，同サイト上の写真自体には識別情報がなく，流出した場合に著作権の帰属が不明となる問題があったから，仮に，原告らの請求が認められるとしても，過失相殺がされるべきである(民法７２２条２項)。
第３当裁判所の判断
１原告らの主張(1)について
証拠（甲１，３ないし８）及び弁論の全趣旨によれば，原告らの主張(1)に係る事実関係は，いずれも認められる。
２原告らの主張(2)について
原告らの主張(2)ア，及び原告らの主張(2)イのうち，被告の被用者であるＥが本件各写真を別紙「被告ウェブサイトにおける使用態様」に示される態様により，平成２５年７月５日から平成２６年１月１５日までの期間，被告ウェブサイトに掲載したこと，被告ウェブサイトに掲載された本件写真３ないし６につき著作者の表示をしない状態であったことは，当事者間に争いがない。
３原告らの主張(3)について
(1)侵害行為について
ア著作権（複製権，公衆送信権）の侵害について
前記１及び２によれば，被告の被用者であるＥが行った本件各写真の被告ウェブサイトへの継続的な掲載行為（以下「本件掲載行為」という。）によって，①原告アマナイメージズが有する本件写真１及び２の著作権（複製権，公衆送信権）が侵害されたこと，②原告Ａが有する本件写真３及び４の著作権（複製権，公衆送信権）が侵害されたこと，③原告Ｂが有する本件写真５の著作権（複製権，公衆送信権）が侵害されたこと，④原告Ｃが有する本件写真６の著作権（複製権，公衆送信権）が侵害されたことが認められる。
この点，被告は，問題となるのは専ら公衆送信権であって，複製権でない旨主張するようであるが，本件写真を複製することなく，被告ウェブサイトに本件各写真を掲載することは不可能であり，本件掲載行為に伴って本件各写真が複製されたことは明らかというべきである（すなわち，被告の被用者であるＥは，何らかの手段により本件各写真を複製し，これを公衆の用に供されている電気通信回線に接続された自動公衆送信装置に入力したはずである。）から，被告の上記主張は採用することができない。
イ独占的利用権の侵害について
前記１によれば，原告アマナイメージズは，原告Ａらから本件写真３ないし６の著作権の独占的利用権の許諾を受け，当該著作権を独占的に利用する権限（第三者に再利用許諾する権限を含む。）を有する者であることが認められる。
したがって，原告アマナイメージズは，事実上，第三者との関係において本件写真３ないし６の複製物を販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあると評価することができるところ，このような事実状態に基づき同原告が享受する利益は，法的保護に値するものというべきである。
そして，前記２によれば，本件掲載行為により，原告アマナイメージズの上記利益（本件写真３ないし６の著作権の独占的利用権）が侵害されたことが認められる。
ウ本件営業権の侵害について
原告アマナイメージズは，本件営業権が侵害された旨の主張もするが，上記イで検討した本件写真３ないし６の著作権の独占的利用権とは別個独立の法的保護に値する同原告の利益が侵害されたとは認められない。
エ著作者人格権の侵害について
(ｱ)前記１，２によれば，本件掲載行為により，①原告Ａが有する本件写真３及び４の著作者人格権（氏名表示権）が侵害されたこと，②原告Ｂが有する本件写真５の著作者人格権（氏名表示権）が侵害されたこと，④原告Ｃが有する本件写真６の著作者人格権（氏名表示権）が侵害されたことが認められる。
(ｲ)この点，被告は，原告Ａらがその氏名表示のない状態で本件写真３ないし６が使用されることを認めていたとか，著作権法１９条３項により著作者人格権の侵害は成立しないなどと主張する。しかし，原告Ａらにおいて，その著作物が違法に利用されるような場合についてまで，氏名の表示を省略することを承諾していたと認めるに足りる証拠はない。
また，同項は，「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき」であって，かつ，「公正な慣行に反しない限り」において，著作者の氏名の表示を省略することができる旨を定めたものであるところ，原告Ａらは，本件掲載行為に関し，「創作者であることを主張する利益」を害されているというべきであるし，本件掲載行為が「公正な慣行に反しない」と認めるに足りる証拠もない。
したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
(2)故意・過失について


ア被告の被用者であるＥは，前記(1)アのとおり，本件掲載行為に際し，何らかの手段により本件各写真を複製し，これを公衆の用に供されている電気通信回線に接続された自動公衆送信装置に入力したものであって，本件各写真を複製し，送信可能化した直接の主体者である。イＥがどのような手段により本件各写真にアクセスしたのかは明らかでないが，証拠（乙２，２４）及び弁論の全趣旨によれば，Ｅは，ホームページを作成する会社に勤務してホームページ作成技術を学んだ後，平成２０年に独立してホームページの作成を業務として行うようになり，平成２１年にコンピューターシステムの設計，開発及び販売のほか，インターネットのホームページの作成，企画，立案及び運営などを目的とする株式会社オプティクリエイションを設立して，平成２４年まで同社の事業としてホームページの作成業務を行っていたところ，同年１０月からは，弁護士法人である被告の従業員として被告ウェブサイトの作成業務を担当していたことが認められるから，このようなＥの経歴及び立場に照らせば，Ｅは，本件掲載行為によって著作権等の侵害を惹起する可能性があることを十分認識しながら，あえて本件各写真を複製し，これを送信可能化し，その際，著作者の氏名を表示しなかったものと推認するのが相当であって，本件各写真の著作権等の侵害につき，単なる過失にとどまらず，少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである。
ウこの点，被告は，フリーサイトから写真等を入手する際に，識別情報のない著作物についてまで権利関係の調査を要するとすれば，表現の自由（憲法２１条）が害されるとし，警告を受けて削除すれば足りるかのような主張をする。
しかし，仮に，Ｅが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても，識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは，著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし，警告を受けて削除しただけで，直ちに責任を免れると解すべき理由もない。被告の上記主張は，いずれも独自の見解に基づくものであって，採用することができない。
エ以上検討したところによれば，被告の被用者であるＥは，被告の業務に関する広告のため，本件掲載行為に及んだものと認められるから，被告は，民法７１５条１項に基づき，使用者責任を負うものというべきである（したがって，原告らの民法７０９条の主張については，判断を要しない〔民法７０９条について検討しても，認定し得る損害額が後記４で認定する損害額を超えるものではない。〕）。
４原告らの主張(4)について
(1)著作権又は独占的利用権の侵害による損害についてア(ｱ)前記１，２に加え，証拠（甲１３，１７，２１の１ないし６）及び弁論の全趣旨によれば，本件各写真は，いずれも原告ウェブサイトにおいてＲＭ作品として提供されるコンテンツであり，本件掲載行為の態様及び期間（６か月を超える期間である。）に対応する正規の使用料金（同原告は，通常，税抜の使用料金に消費税を加えたものを購入者から受領していると認められ，本件掲載行為の期間中の消費税の税率が５パーセントであることは公知であり，８パーセントとすべき理由はない。）は，１作品につき４万２０００円（税込。以下，同じ。）であることが認められるから，その著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額（著作権法１１４条３項）は，これを下回るものではないと認めるのが相当である。
(ｲ)この点，被告は，原告アマナイメージズの使用料金が著作権法１１４条３項のその著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を上回る旨主張するようである。
しかし，前記１に加え，証拠（甲１，２７の２，２７の５，２８の２，２９，乙２２）及び弁論の全趣旨によれば，原告アマナイメージズは，原告ウェブサイト上で，写真，イラスト，映像素材など２５００万点以上のコンテンツを揃えて，利用者がこれらのコンテンツを購入，ダウンロードできる本件サービスを提供するなど，相当な市場開発努力をしているばかりか，当該市場において相当程度の信頼を勝ち取っていることが認められるのであり，また，その使用料金が当該市場において特に高額なものとも認められない。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
イそうすると，本件写真１及び２の著作権（複製権，公衆送信権）の侵害による原告アマナイメージズの損害は，合計８万４０００円（本件写真１及び２につき各４万２０００円）と認められる。
ウ(ｱ)原告アマナイメージズが有する本件写真３ないし６の著作権の独占的利用権が法的保護に値するものであることは，前記３(1)イのとおりであり，同原告は，被告に対して，当該独占的利用権の侵害による損害賠償請求をし得るというべきところ，同原告が，事実上，本件写真３ないし６の複製物を販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあり，その限りで，著作物を複製する権利を専有する著作権者と同様の立場にあることに照らせば，同原告の損害額の算定に当たり，著作権法１１４条３項を類推適用することができると解するのが相当である。
(ｲ)前記１に加え，証拠（甲１４の１・２）及び弁論の全趣旨によれば，本件写真３及び４については，原告アマナイメージズが収受する利用料金の５０パーセントを同原告が取得し，残りの５０パーセントを同原告からアイリードが収受すること，原告Ａは，アイリードが収受した金員の５０パーセント（原告アマナイメージズが収受する利用料金の２５パーセント）を取得することが認められる。
そうすると，本件写真３及び４の著作権（複製権，公衆送信権）の侵害による原告Ａの損害は，２万１０００円（本件写真３及び４につき各１万０５００円）であり，同著作権の独占的利用権の侵害による原告アマナイメージズの損害は，合計４万２０００円（本件写真３及び４につき各２万１０００円）であるというべきである。(ｳ)前記１に加え，証拠（甲１５）及び弁論の全趣旨によれば，本件写真５については，原告アマナイメージズが収受する使用料金の６０パーセントを同原告が取得し，残りの４０パーセントを原告Ｂが取得することが認められる。
そうすると，本件写真５の著作権（複製権，公衆送信権）の侵害による原告Ｂの損害は，１万６８００円であり，同著作権の独占的利用権の侵害による原告アマナイメージズの損害は，２万５２００円であるというべきである。


(ｴ)前記１に加え，証拠（甲１６，１９，２０）及び弁論の全趣旨によれば，本件写真６については，原告アマナイメージズが収受する使用料金の６０パーセントを同原告が取得し，残りの４０パーセントを株式会社Ｃスタジオ（以下「Ｃスタジオ」という。）に支払われることが認められるが，原告Ｃと同人が代表取締役を務めるＣスタジオが法人格を異にすることは明らかであるところ，本件全証拠によるも，原告ＣとＣスタジオとの間にいかなる取り決めがあるかは不明である（仮に，原告アマナイメージズからＣスタジオに支払われる金員の全部又は一部を原告Ｃが取得することとされているのであれば，同原告は，容易にその立証をし得るはずであるが，同原告がこれを行わないのは，不可解である。）。
そうすると，本件写真５の著作権（複製権，公衆送信権）の侵害による原告Ｃの損害は，その証明がなく，同著作権の独占的利用権の侵害による原告アマナイメージズの損害は，２万５２００円であるというべきである。
エ以上より，著作権又は独占的利用権の侵害による原告らの損害は，原告アマナイメージズにつき合計１７万６４００円，原告Ａにつき合計２万１０００円，原告Ｂにつき１万６８００円となり，原告Ｃについては認められない。
(2)著作者人格権の侵害による損害について
ア前記１，２により認められる被告ウェブサイトにおける本件写真３ないし６の掲載期間，使用態様等にかんがみると，原告Ａらの著作者人格権の侵害による損害として，本件写真３ないし６の著作者人格権の侵害による慰謝料としては，１作品につき１万円とするのが相当である。したがって，著作者人格権の侵害による原告Ａらの損害は，原告Ａにつき２万円，原告Ｂにつき１万円，原告Ｃにつき１万円となる。イこの点，被告は，財産的損害の賠償と別途に賠償に値する精神上の損害を受けたというような特段の事情がない限り，慰謝料の請求は認められない旨主張する。
しかし，原告Ａらは，著作者人格権の侵害に基づく慰謝料を請求しているのであって，財産権たる著作権侵害による慰謝料を請求しているものではない。もともと著作権法の規定する著作者人格権は，著作物の創作者として著作者が有する名誉権等の人格的利益を保護する権利であり，その侵害行為によって生ずる損害は財産以外の損害（民法７１０条）であるから，被告の上記主張は，主張自体失当である。
(3)過失相殺について
被告は，原告ウェブサイトには，サムネイル画像（画像検索により表示される小さな画像）をコピーして写真を集めることができるという欠陥があり，また，同サイト上の写真自体に識別情報がなく，流出した場合に著作権の帰属が不明となる問題があったとして，過失相殺を主張する。しかし，原告ウェブサイトにおいて，本件各写真のサムネイル画像のコピーが可能であったとか，当該ウェブサイト上の写真自体に識別情報がなかったとしても，そのことによって，本件掲載行為に際して，被告の被用者であるＥが尽くすべき注意義務が軽減されるものとはいえないから，被告の主張する事由は，そもそも，過失相殺の理由とはならないというべきである。
のみならず，証拠（甲１，２１の１ないし６，２６，２７の３・４，２８の３・４）によれば，①原告ウェブサイト上の写真は，販売見本用に，小さなデータ容量の画像（サムネイル画像）を示して販売されているが，サムネイル画像をコピーしようとすると，「作品の本使用には料金が発生します。事前に使用条件をご確認ください。」との注意事項が表示され，当該表示に示された「ＯＫ」ボタンをクリックした後であれば，使用料を支払わなくても，当該サムネイル画像の小さな画像データのまま，写真をコピーすることが可能となること，②このように見本用のサムネイル画像をコピーできるようにしておくことは，当該画像の購入を検討する際に必要となるため，原告アマナイメージズの競合他社においても行われていること，③サムネイル画像は，あくまでも見本用の画像データであるため，サムネイル画像のコピーを拡大すると画像の解析度は極めて粗くなること，④原告ウェブサイト上に掲げられた販売用の写真は，作品詳細画面において，当該写真を拡大したものと詳細情報を確認することができ，拡大された写真には透かし文字で「ａｍａｎａｉｍａｇｅｓ」との文字が１枚の写真に数か所にわたって表示されていること，⑤当該作品詳細画面には，各写真がＲＭ作品であるかＲＦ作品であるかが管理番号と共に明示されているほか，作品情報として，作品タイトル，作品番号，カタログＮＯ，クレジット，作家名，撮影地及び撮影日が記載されていることが認められるのであって，本件サービスにおける本件各写真を含むコンテンツ管理に関し，原告アマナイメージズに過失があるということはできない。したがって，本件において，過失相殺をする余地はない。
(4)弁護士費用
ア上記(1)ないし(3)によれば，弁護士費用を除く原告らの損害額は，原告アマナイメージズにつき１７万６４００円，原告Ａにつき４万１０００円，原告Ｂにつき２万６８００円，原告Ｃにつき１万円となる。イ証拠（甲９ないし１２，乙２４）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，原告アマナイメージズの担当者からの電子メールによる照会を受けて，本件掲載行為それ自体については中止したものの，過失がなかった旨主張して，損害賠償に応じなかったことが認められるから，原告らは，原告ら代理人の弁護士に委任して，本件訴訟を提起せざるを得なかったものというべきである。
事案の難易，請求額，認容された額（上記ア），その他諸般の事情を考慮すると，被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，原告アマナイメージズにつき２万円，原告Ａにつき５０００円，原告Ｂにつき３０００円，原告Ｃにつき１０００円と認めるのが相当である。なお，原告らは，事実上，差止請求が認容されるのと同様の効果をもたらしたなどと主張するが，上記のとおり，被告が原告アマナイメージズの担当者からの電子メールによる照会を受けて本件掲載行為を中止していることにかんがみると，被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，上記の限度にとどまるものというべきである。(5)不法行為による損害賠償請求についてのまとめ以上によれば，原告らが被告に請求することができる損害賠償金の合計額は，原告アマナイメージズにつき１９万６４００円，原告Ａにつき４万６０００円，原告Ｂにつき２万９８００円，原告Ｃにつき１万１０００円となる。
なお，原告らは，本件掲載行為全体による損害を主張しているから，遅延損害金の始期は，原告ら主張に係る最終の不法行為日である平成２６年１月１５日とすべきである。
(6)不当利得返還請求について


平成２３年１２月１３日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１３２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月６日
判                決
原告                       Ｘ１原告                       Ｘ２両名訴訟代理人弁理士        長谷部     善太郎
山田泰   之
被告         特許庁   長官
指定代   理人         横   林   秀治郎
関谷一   夫
新海    岳
田村正   明
主                文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告らの求めた判決
特許庁が不服２００７－１４４３３号事件について平成２２年１２月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について，特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は，容易推考性の存否である。なお，以下において「原告」というときは，原告両名を指す。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１４年（２００２年）１２月３日の優先権（大韓民国）を主張して，平成１５年９月２９日，名称を「一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛が植毛された歯ブラシ及びその製造方法」とする発明について特許出願（特願２００３－３３７００５号，請求項の数１６）をしたが，平成１９年２月８日付けで拒絶査定を受けたので，平成１９年５月１８日，拒絶査定に対する不服審判請求をした（不服２００７－１４４３３号）。原告は，その手続中の平成２２年４月１９日付けで補正（甲２，請求項の数９）をしたが，特許庁は，平成２２年１２月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は平成２２年１２月２１日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
平成２２年４月１９日付けの補正（甲２）による特許請求の範囲の請求項１に係る本願発明は，次のとおりである。
【請求項１】
一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛において，非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させ，テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドインサートの底面へ突出された針状毛の非針状部分を熱溶着させることにより針状毛をヘッドインサートに固定させた後，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させることを特徴とする歯ブラシの製造方法。
３審決の理由の要点
(1)特表２００２－５１２１０７号公報（引用刊行物，甲４）には次のとおりの引用発明が記載されていると認められる。
【引用発明】
プラスチック製の剛毛において，保持側端部を保持プレートの複数の孔内に挿入し，保持側端部は複数の孔からやや突き出る程度に差し込まれ，保持プレートで使用側端部とは反対側にある剛毛の保持側端部を互いに溶融結合し，及び，保持プレートと溶融結合し，次いで，保持プレートを歯ブラシ本体の切欠内に固定させるプラスチック製の歯ブラシ特に交換式歯ブラシを製造するための方法。(2)本願発明と引用発明との間には，次のとおりの一致点，相違点がある。
【一致点】
樹脂からなる歯ブラシ用の毛において，歯ブラシ用の毛の使用側とは反対側の端部をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドインサートの底面へ突出された歯ブラシ用の毛の端部を熱溶着させることにより歯ブラシ用の毛をヘッドインサートに固定させた後，ヘッドインサートを歯ブラシ本体のヘッド部に固定させる歯ブラシの製造方法。
【相違点１】
本願発明は，「一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛」を歯ブラシ用の毛としており，当該「毛」を，「非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させ」て形成し，「テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れ」るのに対して，引用発明は，プラスチック製の歯ブラシ用の毛の使用側端部とは反対側にある剛毛の保持側端部をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れるものの，歯ブラシ用の毛の樹脂材質，構造及びその形成過程について特定されていない点。
【相違点２】
本願発明では，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着しているのに対して，引用発明は，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に交換可能に固定している点。
(3)相違点に関する審決の判断
ア相違点１について
使用側端部を針状とした毛（針状毛）を備える歯ブラシは，本願明細書の【背景技術】として記載されているように，また，実願平４－９１８０１号（実開平６－５０５３２号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲５）や特開２００１－２１１９３５号公報（甲６）に記載されているように，周知である。
よって，引用刊行物に，使用側端部を針状とした毛を備える歯ブラシを引用発明の方法により製造することやその動機付けが記載されていなくても，使用側端部を針状とした毛を備える歯ブラシが周知であるから，引用発明の方法により，針状とした毛を備える歯ブラシを製造することに困難性は認められない。なお，引用発明は，当該発明と同様の歯ブラシの製造方法が，欧州特許出願公開第９７２４６４号（甲７の１（甲７文献））にも記載されているように，歯ブラシの製造方法として，特別なものではない。


そして，使用側端部を針状とした毛を備える歯ブラシを，一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛から製造することも，甲５のＣＤ－ＲＯＭ又は甲６公報に記載されているように，周知の技術（以下「周知技術１」という。）であるから，引用発明に周知技術１を適用して，一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛を歯ブラシ用の毛として，テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に熱溶着させ，周知の針状毛を備える歯ブラシの製造方法とすることは，当業者が容易に想到し得るものである。また，歯ブラシ用の毛をポリエステル樹脂で形成することも，甲５のＣＤ－ＲＯＭ（段落【００１０】）又は甲６公報（段落【０００６】）に記載されているように，周知の技術（以下「周知技術３」という。）であり，ポリエステル樹脂で形成された毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて毛先をテーパー状に先鋭化させることも，特開平１１－２９０１３４号公報（甲８，段落【００２１】）又は本願明細書の背景技術において示されている実公昭６１－１０４９５号公報（甲９，３欄２６行～４欄３行）に記載されているように周知の技術（以下「周知技術４」という。）である。
よって，引用発明に周知技術１を適用するに際して，周知技術３及び周知技術４も適用して，非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させて形成されたポリエステル樹脂からなる毛を用いることも，当業者が容易に想到し得るものである。
イ相違点２について
ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着することは，甲６公報（段落【０００９】）又は甲７文献（段落【００４２】，Ｆｉｇ．２７）に記載されているように周知の技術（以下「周知技術２」という。）であること，歯ブラシについては全体を使い捨てるという使用形態も慣用であること，引用刊行物（段落【００３０】）には，非交換式とすることも示唆されていることから，引用発明がヘッドインサート交換式であっても，周知技術２を適用して，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着することは，当業者が容易に想到し得るものである。
(4)作用効果
本願発明による効果，特に，熱溶着によって毛の長さのバラツキを調節する効果は，引用発明と同様の歯ブラシの製造工程を含む甲７文献のＦｉｇ．１３，Ｆｉｇ．２３及びＦｉｇ．２４で示されている，通孔から突出された長さの異なる端部を熱溶着している図示内容からみても，毛の構造にかかわらず，引用発明から当業者が予測し得る程度のものであり，その他の効果も，引用発明及び周知技術１～４から当業者が予測し得る程度のものであって，格別なものとはいえない。
(5)結論
以上のとおり，本願発明は，引用発明及び周知技術１～４に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（手続違背）
審決は，平成２２年４月１９日付けの補正による請求項１～９のうち，請求項１のみを本願発明としており，その他の請求項２～９については審理・判断の対象としていない。
このため，審決は十分な審理及び適切な手続きを経てなされたものとはいえず，適法になされたものではない。
２取消事由２（一致点認定の誤り・相違点の看過）(1)審決は，引用発明で用いる歯ブラシ用の毛がプラスチック製の剛毛であると認定した上で，「樹脂からなる毛」である点を本願発明と引用発明との一致点として認定した。
しかし，引用刊行物には，剛毛（３）の保持側端部（６）の少なくとも一部に微量作用を有する材料（９）を塗布する工程を含み，この工程により，歯ブラシが使用時に水に触れると，浸透力又は毛細管力によって微量作用を有するイオンが使用側端部における剛毛先端まで搬送され，その作用は剛毛が親水性を示すポリアミドからなることによって強められる旨の記載がある。この記載からして，引用発明において，剛毛の材質としてプラスチック製のもの全般を使用することができるのではなく，親水性を備えたポリアミドを使用するものであることは明らかである。そして，ポリアミドはナイロンを含む概念である。
これに対し，本願発明は，毛の一端をテーパー状に加工する場合に，ナイロン等の他の樹脂を使用することができないことから，敢えてポリエステルを選択した発明である。
このように，本願発明はポリエステルからなる毛を使用し，引用発明はポリアミドからなる毛を採用する点において相違し，樹脂一般についてまで拡張して使用することができるものではないから，毛の材質が樹脂である点を一致点することは誤りである。
(2)審決は，引用発明の「保持側端部」が，歯ブラシ用の毛の使用側端部とは反対側の端部である点で，本願発明の「テーパーが形成されなかった部分」と共通すると認定した上で，「歯ブラシ用の毛の使用側とは反対側の端部をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた」点が本願発明と引用発明との一致点であると認定した。
本願発明は一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛において，テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れる工程を備えた発明であり，単に毛のどちらでも良い一側をヘッドインサートの通孔に押し入れる発明ではない。
これに対し，引用発明は，テーパー状に先鋭化する工程を有しておらず，いずれの端もテーパー状ではない剛毛を使用するのであるから，剛毛を保持プレートの孔に挿入することによって初めて，剛毛の両端のうちいずれの側が使用側かが決定されるのであり，保持プレートの孔に毛を挿入する前に，毛のいずれの側を使用端とするかを決定した上で，使用端ではない方の毛の端を選択して保持プレートに挿入する工程を有するものではない。
歯ブラシ自体の発明であれば，製造工程はともかく，毛の一端がヘッドインサートの通孔に押し入れられていれば，使用側ではない端が保持される側である点において物として区別は付かないのかも知れないが，本願発明は方法の発明であり，審決においてはその点を考慮してない。


また，引用発明は，いずれの端もテーパー状ではない剛毛を使用するのであるから，両端の区別はつかず，剛毛を保持プレートに固定させる工程を開始する前の段階においては，いずれの端を保持側端部として決定するかは任意である。これに対し，本願発明は，一端がテーパー状であるので，毛をヘッドインサートに固定する工程を開始する前の段階で，使用側端部と保持側端部が決まっている。したがって，審決が上記の点を一致点と認定したことは誤りである。(3)審決は，引用発明の「保持プレートを歯ブラシ本体の切欠内に固定させる」は，本願発明の「ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させる」と，「固定させる」という上位概念において共通すると認定した上で，「ヘッドインサートを歯ブラシ本体のヘッド部に固定させる」点を本願発明と引用発明との一致点として認定した。
しかしながら，引用刊行物に「剛毛を備えた保持プレートを交換ヘッドとして歯ブラシ本体の切欠内に挿入する」などの記載があるように，引用発明は，保持プレートを交換可能としたことを前提としており，そのための保持プレートを歯ブラシ本体に固定する手段として，歯ブラシ本体の切欠内に挿入する手段を採用するのである。
一方，本願発明では，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させるのであり，その接着手段によってヘッドインサートが歯ブラシヘッドに対して取り外し不可能な状態とされることは明らかである。したがって，審決の上記一致点認定は誤りである。
３取消事由３（相違点１の認定誤り）
審決は，相違点１について，引用発明の歯ブラシ用の毛の樹脂材質，構造，その形成過程が特定されていないとしている。
しかしながら，引用刊行物には，歯ブラシ用の毛としてポリアミドが優れる旨が記載され，具体的に記載された樹脂はそのポリアミドのみであるから，引用発明の樹脂はポリアミドと特定されている。また，引用発明の毛は，繊維状物を切断するのみによって歯ブラシ用の毛とするのが自然であり，毛のいずれの端部も少なくとも針状ではないのであって，毛の形状について特定されていないとはいえない。さらに，その形成過程に関しても，引用刊行物には少なくとも針状毛とするような工程は記載されていないから，針状毛とする過程を有しない点は明らかであり，この点において特定されていないとまではいえない。
以上の点で，審決の相違点１の認定は誤りである。
４取消事由４（相違点１に関する判断の誤り）
(1)審決は，使用側端部を針状とした毛を備える歯ブラシを，一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛から製造することは，甲５のＣＤ－ＲＯＭ（実願平４－９１８０１号（実開平６－５０５３２号））又は甲６公報（特開２００１－２１１９３５号）に記載されているように，周知である（周知技術１）とする。甲５のＣＤ－ＲＯＭには，確かに毛の一端にテーパー部を設けてなる刷毛を使用して歯ブラシを製造する旨の記載はあるが，他端についてテーパー状でないとは記載されていない。甲６公報についても，一側の毛先だけテーパー状に先鋭化した毛から製造したことについては何ら記載されておらず，両側をテーパー状とした毛を使用することによっても使用端がテーパー状の毛を備えた歯ブラシとすることは可能である。したがって，上記周知技術１が周知であるとはいえない。また，わずかに２件の特許等に係る文献から周知であるとはいえない。(2)審決は，ポリエステル樹脂の針状毛も甲５のＣＤ－ＲＯＭ又は甲６公報に記載されているように，周知である（周知技術３）とする。本願発明は単に歯ブラシ用の毛をポリエステルにしたことを発明したものではなく，非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて，一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させるために，多数の公知の歯ブラシ毛の材料の中からポリエステルを選択したのである。これに対し，甲５のＣＤ－ＲＯＭや甲６公報における毛は，合成樹脂であればよく，ポリエステルは単に例示されたにすぎないのであって，一側の毛先をテーパー状とするためにポリエステルを選択することまでが記載されているものではない。
甲５のＣＤ－ＲＯＭや甲６公報は，特許出願，実用新案登録出願に係る文献であるところ，これらは，それぞれの出願人，つまり当業者が，周知ではないばかりか新規性かつ進歩性を備えるものとして出願するのであり，そのような認識の下で出願され，結果として公知になった２件しかない文献記載の事項が周知であるとはいえない。
また，周知技術３が周知であるとしても，甲５のＣＤ－ＲＯＭや甲６公報には，溶着・固着する部分に鍔部を設けた技術が開示されているのであって，鍔部を形成しない引用発明と組み合わせるのに必要な動機付けは見当たらない。(3)審決は，ポリエステル樹脂で形成された毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて毛先をテーパー状に先鋭化させることについて，甲８公報（特開平１１－２９０１３４号）及び甲９公報（実公昭６１－１０４９５号）により周知である（周知技術４）とする。
しかしながら，甲８公報及び甲９公報に記載された発明は，一端を針状とした毛をどのようにして植毛するのかが不明であって，またＵ字状に折り曲げて植毛することにより先端が針状の毛と針状ではない毛が混在してなる歯ブラシを得ることを前提にした発明であり，元々本願発明の従来技術に当たる発明である。そして，このような発明は，本願発明のような一端を針状とした毛をヘッドインサートの通孔に押し込むことを必須とした発明ではなく，上記のようにＵ字状に折り曲げて植毛することを前提とした発明であるから，このような文献の記載から，先端を針状とする工程のみを取り出すことにより本願発明の進歩性を否定することは，いわゆる後知恵といわざるを得ない。また，２件の文献から周知であるとはいえない。(4)引用発明は，毛の材料としてポリアミドを採用する発明であり，ポリアミドとその他の樹脂とは同じ効果を奏する同等な樹脂とはいえないから，たとえポリエステルからなる毛が周知であったとしても，積極的にポリアミドの採用を止めてポリエステル毛を採用することまでを当業者が発明できるものではない。
５取消事由５（相違点２に関する判断の誤り）
審決は，甲６公報及び甲７文献（欧州特許出願公開第９７２４６４号）から，ヘッドインサートを歯ブラシ本体のヘッド部に接着することは周知である（周知技術２）とし，さらに引用刊行物（段落【００３０】）には非交換式とすることが示唆されているとして，引用発明において周知技術２を採用してヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着することは当業者が容易に想到し得ると判断した。
しかしながら，周知技術２についても，２件の文献のみから周知であるとはいえない。


また，引用刊行物には，歯ブラシ本体に剛毛を直接取り付けることは記載されているが（段落【００３０】），歯ブラシ本体に対して保持プレートを非交換式とすることまでは記載されておらず，保持プレートをブラシ本体と接着することまでは示唆されていないのであるから，引用刊行物の上記記載によって，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着するとすることまで当業者が容易に発明することができたとはいえない。
６取消事由６（作用効果に関する判断の誤り）
本願発明の効果は，製造工程が簡単で，不良率が低下して製造コストを低減でき，さらに，ヘッドインサートに溶着して使用するので，植毛される毛のパターンと数量を調節可能であり，毛をより強固に固定でき，また長さ調節に失敗した不良針状毛も相当な部分正常に使用できるというものである。
両側をテーパー状とした毛を使用して歯ブラシを製造する方法は，使用する毛の量及び不良率からみて，係るコストは本願発明の２倍以上に達する。また，両側をテーパー状にした毛を使用して植毛する方法は，同一の植毛孔に同じ長さの毛を植毛する必要があるが，本願発明においては多様な形状や大きさの植毛孔毎に，適切な長さ分布を有する毛を選択して植毛することができるので，刷掃性を高めて複雑な歯牙構造の隅々を掃除できる。
審決は，引用刊行物及び甲７文献には，本願発明の効果，特に熱溶着によって毛の長さのバラツキを調節する効果が示されており，その他の効果は引用発明及び周知技術１～４から当業者が予測できると判断する。
しかしながら，本願発明は一連の製造工程を形成することによって，初めて効果を発揮する発明であり，審決にて記載されたように，個々の工程による効果を単に合わせた効果ではない。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
特許法４９条，５１条は，一つの特許出願について拒絶査定か特許査定のいずれかの行政処分をなすべきことを規定しているものであり（最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５号参照），同法４９条の規定によれば，一つの特許出願に複数の請求項に係る発明が含まれている場合，そのうちのいずれか一つでも同法２９条等の規定に基づき特許をすることができないものであるときは，その特許出願全体を拒絶すべきである。
したがって，審決が，本願発明について特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないことを根拠に，その他の請求項２～９に係る発明について判断を示さずに，拒絶査定不服審判請求を成り立たないとしたことに誤りはない。
２取消事由２に対し
(1)引用刊行物には，「…プラスチック製の剛毛…」（段落【０００１】）と記載されている。また，引用発明の「プラスチック製の剛毛」の材質が「樹脂」であることは明らかであり，本願発明の「ポリエステル樹脂」が「樹脂」であることも明らかである。したがって，審決が，引用発明で用いる毛について「プラスチック製の剛毛」と認定し，「樹脂からなる毛」であることを本願発明との一致点と認定したことに誤りはない。
原告は，引用発明の剛毛は親水性を備えたポリアミドに限定される旨主張する。しかしながら，引用刊行物には，発明の詳細な説明の冒頭に，プラスチック製の剛毛を用いた歯ブラシの製造方法が記載され（段落【０００１】），その後に，「…本発明の課題は，…冒頭に述べた製造方法の利点を維持しながら，…歯ブラシが簡単な形式で抗菌性の作用を有するようにすることである。」（段落【００１１】）と記載されているところ，剛毛の材質として親水性を備えたポリアミドを使用する点は，歯ブラシの抗菌性作用をより強めるための事項である。審決は，冒頭の製造方法の限度において引用発明を認定したのであり，その限度で引用発明を考えれば，剛毛の材質が親水性を備えたポリアミドに限定されないことは明らかである。(2)引用刊行物の「…まず保持側端部と使用側端部とを有する剛毛を特に剛毛束にまとめ，保持側端部を保持プレート又は歯ブラシ本体の複数の孔内に挿入し…」（段落【０００１】）との記載からして，引用刊行物には，剛毛の保持側端部と使用側端部のうち保持側端部を選択して孔内に挿入する工程が明示されているのであって，引用発明について，剛毛を保持プレートの孔に挿入することによって初めて，剛毛の両端のうちいずれの側が使用側か決定されるものであると解すべき根拠は見出せない。
したがって，審決が，引用発明の「保持側端部」は，歯ブラシ用の毛の使用側端部とは反対側の端部である点で，本願発明の「テーパーが形成されなかった部分」と共通すると認定した上，一致点として「歯ブラシ用の毛の使用側とは反対側の端部をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた」点を認定したことに誤りはない。
(3)「接着」は「固定」の一態様であり，引用発明の「固定させる」と本願発明の「接着させる」が「固定させる」点で共通するとした審決の認定に誤りはない。また，引用発明の保持プレートが交換可能であり，本願発明のヘッドインサートが交換可能でないことは，相違点２として認定されているのであって，審決に一致点認定の誤り・相違点の看過はない。
３取消事由３に対し
引用発明の剛毛の材質がポリアミドに限定されないことは，上記２(1)で主張したとおりである。
引用刊行物には，プラスチック製歯ブラシの剛毛の形状を殊更に説明した部分はなく，引用刊行物に記載された歯ブラシ用の毛について，毛のいずれの端部も針状ではないと解すべき根拠があるものではない。
同様に，引用刊行物には，剛毛の形成過程についての記載も見出せないから，引用発明として，剛毛の形成過程は特定されていない発明を認定したことに誤りはない。
４取消事由４に対し
(1)本願優先日（平成１４年１２月３日）の約８年５ヶ月前（平成６年７月１２日）に頒布された刊行物である甲５のＣＤ－ＲＯＭ（実願平４－９１８０１号（実開平６－５０５３２号））に，「…この考案に係る歯ブラシは，一端にのみテーパー部を有する刷毛を毛束に束ねて植毛する…」（段落【０００７】）などと記載され，【図３】に一端にのみテーパー部１２ａを有する刷毛１２が図示されていることや，本願優先日の約１年４ヶ月前（平成１３年８月７日）に頒布された刊行物である甲６公報（特開２００１－２１１９３５号）に，「…参照符号１は，合成樹脂製繊維の一端をテーパー状に加工した多数のフィラメントを束ね，他端を熱溶着や接着などの方法で固着すると共に，鍔部１ａを形成した毛束である。…」（段落【０００６】）と記載され，その【図２】に使用側端部をテーパー部１ｃとしたフィラメントを備える歯ブラシが図示されていることからして，審決がこれらの文献から周知技術１を認定したことに誤りはない。


なお，甲５のＣＤ－ＲＯＭの【図３】に，一端にのみ先鋭化形状のテーパー部１２ａを有する刷毛１２が示されていることは明らかだから，一端がテーパー状の刷毛の他端がテーパー状でないとはいえないとする原告の主張に理由はない。また，甲６公報の上記記載からして，甲６公報には，使用側端部を針状とした毛を備える歯ブラシを一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛から製造することが記載されているといえるから，甲６公報に関する原告の主張も理由がない。(2)甲５のＣＤ－ＲＯＭに，「刷毛１２は，図３に示すように，一端に先鋭化形状のテーパー部１２ａを有し，前述した先願と同様にポリエステル等の合成樹脂の合成樹脂製モノフィラメントから構成されている。…」（段落【００１０】）と記載され，甲６公報に，「…フィラメントに使用する合成樹脂製繊維の材質としては，…ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート，ポリブチレンテレフタレートなど）…を用いることができる。」（段落【０００６】）と記載されていることからして，審決が，これらの文献から周知技術３を認定したことに誤りはない。なお，甲５のＣＤ－ＲＯＭ，甲６公報に，本願発明にて使用しない鍔部を形成する歯ブラシが記載されているとしても，これらの文献の記載に接した当業者であれば，鍔部を形成するか否かにかかわらず，歯ブラシ用の毛をポリエステル樹脂で形成することを理解できるものであるから，鍔部の有無に関する原告の主張は，上記周知技術の認定を左右しない。
(3)本願優先日の約３年１ヶ月前（平成１１年１０月２６日）に頒布された刊行物である甲８公報（特開平１１－２９０１３４号）に，「請求項３に係る本発明の歯ブラシ用毛の製造方法は，…ＰＢＴまたはＰＥＴ製の毛を所望の長さに切断し，切断された毛をその先端から１０ｍｍ以下の長さだけ強いアルカリ性あるいは酸性の溶液に鉛直に浸漬して，毛の先端の直径が０．１０ｍｍから０．１５ｍｍのテーパーを形成されるように溶かされ毛の長さが変化しないままあるいはわずかに伸びる状態にし，テーパーが形成された毛を水で洗浄し，洗浄された毛を乾燥し，テーパーが形成された毛の先端に丸みを形成する…」（段落【００２１】）と記載され，本願優先日の約１６年８ヶ月前（昭和６１年４月４日）に頒布された刊行物である甲９公報（実公昭６１－１０４９５号）にも同様の記載があることからして，審決が，これらの文献から周知技術４を認定したことに誤りはない。なお，甲８公報及び甲９公報に，毛をＵ字状に折り曲げて植毛する技術が開示されているとしても，上記記載に接した当業者であれば，Ｕ字状に折り曲げて植毛するか否かにかかわらず，毛の先端を針状とすることを理解できるものであるから，先端を針状とする工程のみを取り出すことは後知恵であるという原告の主張は理由がない。
(4)引用発明の剛毛の材質が親水性を備えたポリアミドに限定されないことは，上記２(1)のとおりであるから，ポリアミドに限定されることを前提としてポリエステルの毛を採用することの困難性をいう原告の主張は前提を欠く。
５取消事由５に対し
甲６公報に，「…毛束固定部材２は，前記毛束抜止部材３の凸部３ａに被覆するように配置しており，毛束固定部材２の側壁端面２ｅと，毛束固定部材３の段部３ｂとが固着されている。その際，前毛束１の鍔部１ａは，毛束固定部材２の下面２ｅと毛束抜け止め部材３の凸部３ａとに挟着固定される。なお，毛束固定部材２と毛束抜止部材３との固着は接着や熱溶着，超音波溶着，圧入固定等の従来公知の方法を選択できる。」（段落【０００９】）との記載があることや，本願優先日の約２年１１ヶ月前（平成１２年１月１９日）に頒布された刊行物である甲７文献（欧州特許出願公開第９７２４６４号）に，「…Ｆｉｇ．２６およびＦｉｇ．２７において示されるように，ホルダ１０が，ブラシ本体５の一部を形成してもよく，この場合には，膠剤または合成材料などのある特定の物質がカバー要素３４とホルダ１０との間に，換言すればこの繊維束端末端部の周囲に追加的に塗布された後であるか否かに関わらず，カバー要素３４が，繊維束４の共に溶合された末端部の上方に設けられ，または，共に溶合された繊維束末端部が膠剤または合成材料などによって相互連結された後であるか否かに関わらず，繊維束４が，ブラシ本体５内に固定される緩いホルダ１０内に設けられる。」（甲７文献の段落【００４２】の訳文（甲７の２））との記載が存在し，そのＦｉｇ２７に繊維束４が挿通されたホルダ１０をブラシ本体５に組み合わせた態様が図示されていることからすれば，審決が，これらの文献から周知技術２を認定したことに誤りはない。また，そもそも歯ブラシには全体を使い捨てるという使用形態も慣用であり，引用刊行物（段落【００３０】）に，交換式歯ブラシの他に，歯ブラシ本体に孔を設け，その孔に剛毛の保持側端部を挿入固定することによって，歯ブラシ本体に剛毛を直接取付けた歯ブラシ，つまり非交換式の歯ブラシも製造することができることも記載されていることからして，引用発明に周知技術２を適用して，ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着することに格別の困難性はないとした審決の判断に誤りはない。
６取消事由６に対し
本願発明の効果は，引用刊行物及び甲７文献の記載と周知技術から当業者が予測し得る範囲内のものであって，審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（手続違背の有無）について


原告は，審決が，平成２２年４月１９日付けの補正による請求項１～９のうち，請求項１のみを本願発明として容易推考性の存否を判断し，請求項２～９について審理・判断せずに審判請求を不成立としたことは違法である旨主張する。しかしながら，特許法は，１つの特許出願に対し，１つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて１つの特許が付与され，１つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。そして，このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成１９年（行ヒ）第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。
したがって，複数の請求項に係る特許出願について，その一部の請求項に出願を拒絶すべき事由がある場合には，当該特許出願の全体を拒絶すべきであって，審決が，本願発明について特許法２９条２項の該当性を判断した上で，本件出願全体について請求不成立としたことに違法はない。
２本願発明について
本願明細書（甲１，２）によれば，本願発明について次のとおり認められる。本願発明は，一側の毛先にはテーパーが形成され，他側の毛先にはテーパーが形成されていない針状毛が植毛された歯ブラシの製造方法に関するものである（段落【０００１】）。先端にテーパーが形成された毛を植毛した歯ブラシに関する従来技術では，一端又は両端がテーパー状に形成された長い毛を折り曲げ，折り曲げた部分を歯ブラシのヘッド部に形成された固定ホールにワイヤで固定させていたが（段落【０００２】），ポリエステル系の一般毛を薬品で溶かして針状に加工する過程で毛の全体の長さ等を正確に調節することが難しく，不良品が大量に発生し，長さ調節に失敗した不良品を適切に活用できず，また，ワイヤを利用して固定する際に，堅固に固定されず，毛が歯ブラシから離脱するという問題があった（【０００４】）。そこで，本願発明は，請求項１に記載された方法を採用することによって，製造工程が簡単で，長さ調節に失敗した不良針状毛の相当部分を正常に使用することができ，不良品率が大幅に減少し，製造原価を低下させることができるという効果や，毛の固定にワイヤを使用せずに熱溶着することで一層強く固定できるなどの効果を奏するものである（段落【０００５】，【０００７】）。
３引用発明について
引用刊行物（特表２００２－５１２１０７号公報）によれば，引用発明について次のとおり認められる。
引用刊行物には，従来公知のプラスチック製歯ブラシの製造方法として，まず保持側端部と使用側端部とを有するプラスチック製の剛毛を剛毛束にまとめ，その保持側端部を保持プレート（交換式歯ブラシにおいて交換が予定される部品）又は歯ブラシ本体の複数の孔内に挿入し，剛毛の保持側端部を相互に，かつ，保持プレート又は歯ブラシ本体と溶融結合する方法があることを前提として（段落【０００１】，【０００２】），そのような製造方法の利点を維持しながら，製造された歯ブラシに簡易な方法で抗菌作用を持たせるために（段落【００１１】），上記の製造方法に加えて，剛毛の保持側端部の少なくとも一部に微量作用（微量の金属イオンが存在することで微生物の増殖が阻止される作用）を有する材料を塗布し，その保持側端部を溶融結合等することで，微量作用を有する材料をプラスチック内に分布させるようにした発明（特許請求の範囲【請求項１】，発明の詳細な説明段落【００１２】，【００１７】）が開示されているところ，審決が引用発明として認定したのは，基本的に，上記の従来公知とされる歯ブラシの製造方法であって，保持側端部と使用側端部とを有するプラスチック製の剛毛を剛毛束にまとめ，その保持側端部を保持プレートの複数の孔内に挿入するが，その際に，保持側端部が孔の反対側にやや突き出る程度に差し込み（段落【００３５】），剛毛の保持側端部を相互に，かつ，保持プレート又は歯ブラシ本体と溶融結合させ，次いで，保持プレートを歯ブラシ本体の切欠に挿入する（段落【００３４】）という歯ブラシの製造方法である。
４取消事由２（一致点認定の当否・相違点看過の有無）について(1)原告は，引用発明の方法で用いる毛はポリアミドに限定されるのに対し，本願発明の方法で用いる毛はポリエステルであって，樹脂一般に拡張されるものではないから，審決が，引用発明の方法で用いる毛をプラスチック製の剛毛であると認定したことや，樹脂からなる毛であることを一致点であると認定したことに誤りがあり，上記ポリアミドとポリエステルの相違が看過された旨主張する。しかしながら，引用刊行物において，剛毛はプラスチック製と特定されており，ポリアミドが明示された【請求項６】及び段落【００２０】においても「プラスチック例えばポリアミド」と例示されるにとどまるのであって，引用発明の方法で用いる毛はポリアミドに限定されるという原告の主張は，前提において誤りである。技術的観点からみても，引用刊行物によれば，ポリアミドは，抗菌作用を「より強め」る（段落【００２４】）とされているのに対し，引用発明は，引用刊行物の記載に照らし，抗菌作用を必須としない従来技術の歯ブラシの製造方法を基礎として，これに抗菌作用と関係のない製造過程を若干付加したものと認められるから，引用発明に用いる毛をポリアミドに限定すべき理由はない。したがって，審決が，引用発明の方法で用いる毛をプラスチック製の剛毛であると認定したことに誤りはない。
そして，ポリアミドやポリエステルのようなプラスチックが樹脂であることは明らかであるから，審決が，樹脂からなる毛であることを一致点と認定したことに誤りはなく，本願発明で用いる毛がポリエステルであり，引用発明で用いる毛がプラスチック製であるという相違については，相違点１として認定されているので，相違点の看過もない。
(2)原告は，引用発明について，剛毛を保持プレートに挿入することによって初めて剛毛の両端のうちいずれが使用側かが決定される，あるいは，保持プレートに固定する工程を開始する前の段階では，剛毛の両端のうちいずれを使用側端部・保持側端部とするかは任意であるから，保持側・使用側の区別が明確な本願発明とは異なり，審決が，「歯ブラシ用の毛の使用側とは反対側の端部をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた」点を一致点と認定したことは誤りである旨主張する。


しかしながら，引用刊行物の「…まず保持側端部と使用側端部とを有する剛毛を特に剛毛束にまとめ，保持側端部を保持プレート…の複数の孔内に挿入…」（段落【０００１】）との記載によれば，引用発明については，工程の当初から「保持側端部と使用側端部とを有する剛毛」を用いるのであって，剛毛の両端の形状それ自体は特定されていないとしても，両端が区別され得ることは前提となっていると認められる。したがって，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，この点に関する審決の認定に誤りはない。
(3)原告は，引用発明は，保持プレートが交換可能に固定されるのに対し，本願発明の接着は取り外し不可能であるから，審決が「ヘッドインサートを歯ブラシ本体のヘッド部に固定させる」点を一致点として認定したことは誤りであると主張する。
しかしながら，引用発明は，保持プレートを歯ブラシ本体の切欠に挿入する，すなわち，交換可能に固定するものであって，「固定」の範囲では本願発明と共通するのであるから，この点に関する審決の認定に誤りはない。なお，原告の主張に係る，引用発明は交換可能に固定されるのに対し，本願発明は接着されるという相違については，相違点２として認定されており，審決に相違点の看過はない。
５取消事由３（相違点１の認定の当否）について
原告は，審決が，相違点１について，引用発明の歯ブラシ用の毛の樹脂材質，構造，その形成過程が特定されていないと認定したことについて，引用発明の樹脂は，取消事由２(1)で主張したように，ポリアミドに限定されるし，形状は，繊維状物を切断するのみの毛とするのが自然であって，特定されていないとはいえず，形成過程も，針状毛とする工程が記載されていないから，針状毛とする過程を有していないのであって，審決の上記認定は誤りであると主張する。しかしながら，引用刊行物をみても，剛毛の樹脂材質，構造，形成過程を特定する記載は認められないのであって（引用発明の樹脂がポリアミドに限定されないことは，上記４(1)で説示したとおりである。），上記の点に関する審決の認定に誤りはない。
６取消事由４（相違点１に関する判断の当否）について(1)原告は，甲５のＣＤ－ＲＯＭ（実願平４－９１８０１号（実開平６－５０５３２号））又は甲６公報（特開２００１－２１１９３５号）に開示された毛は，他端の形状が特定されておらず，一端の毛先だけがテーパー状であるとはいえないので，審決が，甲５のＣＤ－ＲＯＭ又は甲６公報から，「使用側端部を針状とした毛を備える歯ブラシを，一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛から製造する」技術を周知である（周知技術１）と認定したことは誤りである旨主張する。しかしながら，甲５のＣＤ－ＲＯＭには，「…一端にのみテーパー部を有する…」（段落【０００７】）と明示されており，当該文献に係る原告の主張は誤りである。また，甲６公報についても，「…一端をテーパー状に加工した多数のフィラメントを束ね，他端を熱溶着や接着などの方法で固着する…」（段落【０００６】）と記載され，【図２】にも使用側端部のみがテーパー状になったフィラメントが図示されているところ，他端の形状が特定されていないとしても，技術常識に照らし，熱溶着等が予定される他端にまでテーパーを形成することは不要であり，むしろコストアップにもつながるような余計な工程であって，当業者は全く想定しないというべきであるから，上記の記載や図に基づいて一側の毛先だけテーパー状とする技術を周知であると認定したことが誤りであるとはいえない。また，原告は，審決は２件の文献を掲げるだけであり，上記の技術を周知であると認定することは誤りである旨主張するが，使用側端部がテーパー加工された歯ブラシ自体は甲５のＣＤ－ＲＯＭ，甲６公報，甲８公報（特開平１１－２９０１３４号）に記載されるように周知であり，その際に，テーパーは剛毛の使用側となる一方の端部にのみ設ければよく，熱溶着する他端に設ける必要がないことは，上記説示のとおり，当業者が当然に理解することであるから，審決が上記技術を周知であると認定したことに誤りはない。
(2)周知技術３について，甲５のＣＤ－ＲＯＭには，テーパー部を有する刷毛がポリエステル等の合成樹脂から構成されることが開示され（段落【００１０】），甲６公報にも，テーパー状に加工したフィラメントの材質として，ポリエステルを用いることが可能であることが開示されている（段落【０００６】）上，本願明細書にも，ポリエステル系の一般毛を針状に加工する方法が従来技術として記載されている（段落【０００４】）のであるから，審決が甲５のＣＤ－ＲＯＭ及び甲６公報を例示して，歯ブラシ用の毛をポリエステル樹脂で形成することは周知であると認定したことに誤りはない。
原告は，本願発明について，一側の毛先をテーパー状に加工するために，多数の材料の中からポリエステルを選択したことが特徴である旨主張するが，上記のとおり，本願明細書には，従来技術としてポリエステル系の毛を針状に加工する方法が記載されているのであって，原告の上記主張は採用することはできない。また，原告は，甲５のＣＤ－ＲＯＭや甲６公報には，溶着部分に鍔部を設けた技術が開示されているので，引用発明と組み合わせることは容易でない旨主張するが，溶着部分に鍔部を設けるかどうかと，毛の材料としてポリエステルを採用するかどうかの間に技術的な関連性はない。そして，当業者が，引用発明の方法で歯ブラシを製造しようとする際に，毛の材料として周知のポリエステルを採用し得ることは当然に理解することであるから，引用発明の方法に周知技術３を適用して，歯ブラシの毛をポリエステル樹脂から形成するようにすることは，容易になし得ることである。
(3)原告は，審決が，甲８公報及び甲９公報（実公昭６１－１０４９５号）から，ポリエステル樹脂で形成された毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて毛先をテーパー状に先鋭化させることが周知である（周知技術４）と認定したことについて，上記文献に開示された発明は，毛を折り曲げて植毛することを前提とした発明であり，そこから「毛の先端を針状にする工程」のみを取り出すことは後知恵であると主張する。


平成２９年９月１４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ワ）第１２２６５号不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月１４日
判          決
原        告   株式会社西本合成販売
同訴訟代理人弁護士   柏木千鶴
同           洞   良隆
被        告   株式会社ダブリュー・ビー・トランス
同訴訟代理人弁護士   宮川孝広
同           川口俊之
同           岩本貴晴
同訴訟復代理人弁護士横田紀   彦
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，３１９７万３９４１円及びうち２８８８万６８５９円に対する平成２７年５月２３日から，うち３０８万７０８２円に対する同年１０月２６日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，(1)原告と被告が共有している後記巻鉄心特許に係る特許権について，被告が原告の同意なく第三者に通常実施権を許諾したとして，不当利得返還請求権又は不法行為（特許法７３条３項の同意権の侵害）に基づき，被告が受領した当該特許の実施料の半額に相当する利得の返還又は損害の賠償及びこれに対する請求日の翌日又は不法行為の後の日である平成２７年５月２３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，(2)原告が被告から変成器用のフレームの製造，販売を委託され，被告に対して販売価格の３％に相当する実施料を支払っていたが，その金員は被告が有していた後記フレーム特許の実施料であったとして，不当利得返還請求権に基づき，その特許権が消滅した後に支払った実施料に相当する利得の一部の返還及びこれに対する請求日の翌日である同年１０月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお，上記(1)の不法行為に基づく損害賠償請求権は，原告準備書面(2)（平成２８年４月１日付け）による訴えの変更を経て追加されたものである（なお，請求の趣旨は変更されなかったから，民事訴訟法１４３条２項の「請求の変更」には当たらない。）。
２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，本判決における書証の掲記は，枝番号の全てを含むときはその記載を省略する。）
(1)当事者等
ア原告は，昭和６０年２月１６日に設立された電子機器等に関するプラスチック製品の製造販売，トランスホーマーに関する部品の製造販売，電子部品の製造販売等を目的とする株式会社である（乙７）。
イＰ１は，平成５年以前から現在に至るまで，原告の代表取締役を務めている。
ウ被告は，平成１３年２月６日に設立されたコイルボビン式巻鉄心変圧器の開発・製造・販売等を目的とする株式会社である。
エＰ２は，昭和３７年４月に川崎製鉄株式会社（現在のＪＦＥスチール株式会社。以下「川崎製鉄」という。）に入社し，昭和５９年１１月からその子会社である川鉄電設株式会社（現在のＪＦＥプラントエンジ株式会社。以下「川鉄電設」という。）に出向し，平成元年４月からは川鉄電設に移籍し，変圧器事業室長を務めるなどし，平成１３年３月に同社を退職した。被告代表者は，同年２月に被告を設立し，その後，被告の代表取締役を務めている（乙２３）。(2)ＷＢトランスの開発と基礎出願，甲１契約の締結ア川鉄電設は，平成５年以前から，変成器（変圧器）であるＳＣトランス（SpiralCore    Transformer）を製造，販売していたが，製造効率の課題やコスト面の問題があり，製造を中止したことから，ＳＣトランスに代わる変成器の開発を行うようになった。
イ川鉄電設は，原告の関与の下，新たな変成器の開発を進め，川鉄電設の変成器事業室長であった被告代表者と原告代表者は，平成６年５月までに，コイルボビン式巻鉄心変圧器であるＷＢトランス（Wound-core-TypeTransformer    withCoilBobbin）の発明を完成させ，それぞれ川鉄電設と原告に対し，その発明に関する特許を受ける権利を承継した。
このＷＢトランスは，プラスチック製のコイルボビンを用い，これに導線を巻き付けて巻線を設け，さらに巻線に鉄心を巻き込んで巻鉄心を形成して製造される。そのため，ＳＣトランスで従来行われていた，型枠から巻線を取り外したり，巻線の外周を絶縁テープ等の絶縁部材により被覆したりする作業は不要となった（甲６，２３，２８，３４，乙２３）。
ウ川鉄電設と原告は，同月２日，「工業所有権に関する共有並びに実施契約書」（甲１）により，次の内容の契約（以下「甲１契約」といい，この契約書を「甲１契約書」という。）を締結した（甲１。なお，以下では，甲１における「甲」を「川鉄電設」，「乙」を「原告」とそれぞれ読み替えて記載する。）。(ｱ)川鉄電設と原告とは，両者の「共同名義で出願する添付別紙記載のコイルボビン式巻鉄心トランスに関する特許若しくは実用新案登録並びに意匠登録出願各１件（総称して，以下「本発明」という。）の共有並びに実施に関し，次の通り契約を締結する。」
「別紙」
「特許若しくは実用新案登録並びに意匠登録出願
名称コイルボビン式巻鉄心トランス（仮称）
発明者川鉄電設株式会社      Ｐ２
株式会社西本合成販売Ｐ１
出願者川鉄電設株式会社
株式会社西本合成販売
出願予定日平成６年５月３１日」
(ｲ)「川鉄電設および原告は，本発明の特許若しくは実用新案登録並びに意匠登録を受ける権利，並びに取得した特許権若しくは実用新案権並びに意匠権を川鉄電設・原告の共有とし，その権利の持分は，川鉄電設は全体に関して，原告はコイルボビンに関する事項について有するものとする。即ち，トランス用コイルボビンについての権利は川鉄電設・原告の共有とし，トランスについての権利は川鉄電設が有する。」（第１条）


(ｳ)「本発明を外国出願しようとする場合は，出願の可否，出願人，費用の分担等につき，川鉄電設・原告別途協議のうえ，決定する。」（２条２項）(ｴ)「本発明に基づく製品…を構成するコイルボビン…の製造は原告が行う。但し，川鉄電設の製造権は留保される。」（第３条）(ｵ)「原告は原則として製造したコイルボビンを川鉄電設に販売する。但し，川鉄電設の承認を得た場合は第三者に販売することができる。販売先ならびに前条に定める権利の対価等について，川鉄電設・原告別途協議のうえ，決定する。」
（第４条）
(ｶ)「川鉄電設は原告の承認を得ることなく，第三者に本発明を実施許諾することができる。第三者に実施許諾した場合は，相手方名・実施内容を原告に通知しなければならない。ただし，コイルボビンに関しては，第三者に対する実施許諾について，川鉄電設・原告両者で協議する。」（５条１項）(ｷ)「本契約は調印の日より発効し，特許権若しくは実用新案権並びに意匠権が，有効な期間，有効とする。不登録が確定したときは，その時点でこの契約は失効する。」（１０条）
エ川鉄電設と原告は，同月３０日，発明の名称を「変成器及び変成器用のコイルボビン」とする特許の出願（以下「本件基礎出願」という。）をした（特願平６－１１７０２３号。甲２，２５）。
(3)国内優先権制度による巻鉄心特許等の出願及び本件契約１の締結ア川鉄電設と原告は，平成７年３月３１日，本件基礎出願に基づき，巻鉄心等の発明を追加して，発明の名称を「変成器，変成器用のコイルボビン及び変成器用の巻鉄心」とする特許法４１条１項による優先権の主張を伴う特許の出願（以下「本件優先権出願」という。）をした（特願平７－９９７３５号。甲４）。イ川鉄電設は，同年６月３０日，日本磁性材工業株式会社（以下「日本磁性材工業」という。）との間で，「甲（注：川鉄電設のこと）の開発したＷＢトランス用鉄心であるＷＢコア」で，「同じく甲が開発したコイルボビンおよび鉄心巻込装置に適応しているもの」（以下「本商品」という。）の製造・販売に関し，次の内容の契約（以下「本件契約１」という。）を締結した（甲８の３，２３）。(ｱ)川鉄電設は，日本磁性材工業に対し，本契約に基づき本商品を本契約存続期間中，製造，販売する非独占的実施権を許諾する（２条１項）。(ｲ)日本磁性材工業は，本商品を製造する場合，本商品の品質確保のため，川鉄電設が指定する者より材料を購入し，本商品の製造のために使用する（同条３項）。
(ｳ)日本磁性材工業は，本商品を川鉄電設の提示する「鉄心（ＷＢコア）の品質保証条件（ＫＳ－３０００）」に従って製造する（３条１項）。川鉄電設は，日本磁性材工業及び同社から再外注された者の本商品の製造が，上記に規定する品質条件を満足しているか否かの確認のため，必要ある都度，日本磁性材工業等の事業所に立ち入り，検査を行うことができる（同条２項）。(ｴ)日本磁性材工業が本商品を販売する販売先は，近畿変成器工業会加盟各社のうち，川鉄電設が事前に承認した先とする（４条）。(ｵ)日本磁性材工業は，上記(ｱ)の対価（ランニングロイヤルティー）として，本商品の型式別販売価格の３％相当額を川鉄電設に支払う（５条１項）。(ｶ)川鉄電設は，川鉄電設が本契約存続期間中において取得する本商品に関する特許権等について，本契約の履行を条件として，日本磁性材工業に対し通常実施権（出願中の間は非独占的実施権）を許諾する（９条）。(4)フレーム特許の出願・登録及び本件契約２の締結ア川鉄電設は，本件基礎出願の約１か月後の平成６年７月４日，発明の名称を「変成器用のフレーム」とする特許の出願をした（特願平６－１５１９９８号）。このフレームは，巻鉄心をコイルボビンに巻き付けた状態で保持して固定し，ＷＢトランスを変圧器を要する機械の内部等に取り付けるための器具である（甲１４）。イ川鉄電設と原告は，本件優先権出願の約２週間後の平成７年４月１４日，甲１契約書に基づくコイルボビン式巻鉄心変圧器用コイルボビン及び川鉄電設が同変圧器用に開発したフレーム等の製造・販売に関し，次の内容の契約（以下「本件契約２」という。）を締結した。なお，同契約の内容はその後に改訂され，次の内容は改訂後のものである（甲１５。なお，以下では，甲１５における「甲」を「川鉄電設」，「乙」を「原告」とそれぞれ読み替えて記載する。）。(ｱ)甲１契約書「にいう川鉄電設・原告共有の工業所有権とは，出願中の下記の特許および意匠をいう。」（１条）
・種別特許
名称変成器及び変成器用のコイルボビン
出願日平成６年５月３０日
出願番号平成０６年特許願第１１７０２３号
・種別意匠
名称変成器用コイルボビン
出願日平成６年５月３０日
出願番号意願平０６－０１５７３６
・種別意匠
名称変成器用コイルボビン
出願日平成６年６月２４日
出願番号意願平０６－０１８７４４
(ｲ)「川鉄電設は，原告に，川鉄電設の承認を受けた先への，前条の工業所有権に基づくコイルボビンの販売および第３条に規定するフレームの製造・販売を委託する。」（２条）
(ｳ)「原告は，前条に基づきコイルボビンおよびフレームを川鉄電設の承認を受けた先に販売した場合は，当該販売価格の３％を実施料として川鉄電設に支払う。尚，対象とするフレームは，川鉄電設・原告協議のうえ決定する。」（３条。以下，この実施料のうちフレームの販売に係るものを「フレーム実施料」という。）(ｴ)「本契約は，平成７年４月１４日から７年間有効とし，期間満了の３ケ月前までに川鉄電設・原告いずれからも別段の申し出がない場合は，本契約は同様の条件をもって，更に２年ずつ自動延長される。」（８条１項）「前項にもかかわらず，本工業所有権の不登録が確定したときは，その時点で，本契約の有効期間について川鉄電設・原告協議する。」（同条２項）ウ平成９年４月４日，上記アの特許出願に基づき，次の特許（以下「フレーム特許」という。）に係る特許権が登録された（甲１４）。
特許番号     第２６２２５０２号


発明の名称    変成器用のフレーム
特許権者     川鉄電設
(5)ＷＢトランスの製造，販売
ＷＢトランスは，平成７年１０月頃以降，原告がコイルボビンとフレームの製造を担当し，川崎製鉄が巻鉄心の材料となる方向性珪素鋼板を供給して日本磁性材工業が巻鉄心用の鉄心の製造を担当し，近畿変成器工業会加盟のトランスメーカー各社がそれらに基づきＷＢトランスを製造し，川鉄電設がそれら各社（川鉄電設の親会社である川崎製鉄を除く。）から実施料の支払を受けるという体制で，製造，販売が行われた（甲２３，３４，乙２３，原告代表者５０頁）。
(6)特許権等の移転及び契約上の地位の移転
ア川鉄電設は，被告が平成１３年２月６日に設立されたことから，被告に対し，本件優先権出願に係る特許を受ける権利の持分を譲渡し，原告が同年３月ころ，川鉄電設に対し，川鉄電設が被告に対して当該持分を譲渡することを同意するなどして，当該持分が被告に承継された（甲１０）。
イ川鉄電設は，同年４月までに，被告に対し，フレーム特許に係る特許権を譲渡し，同年５月８日，その旨の登録がされた（甲１９）。ウ川鉄電設は，同年３月ころ，被告との間で，甲１契約及び本件契約２に基づく一切の契約上の地位を被告に移転することを合意し，原告はこれを承諾した。そして，原告はその後，本件契約２に基づきフレームを製造，販売し続け，被告に対して，平成２７年２月２１日まで，本件契約２に基づくフレーム実施料を支払った（甲１１，１７）。
エ川鉄電設は，平成１３年３月ころ，被告との間で，本件契約１に基づく一切の契約上の地位を被告に移転することを合意し，日本磁性材工業はこれを承諾した。そして，日本磁性材工業はその後，本件契約１に基づき鉄心であるＷＢコアを製造，販売し続け，被告に対して，平成２７年３月まで，本件契約１に基づくランニングロイヤルティーを支払った（甲８の２，９）。(7)巻鉄心特許の分割出願・登録及び変成器・コイルボビン特許の登録ア被告は，平成１３年５月１日，本件優先権出願から巻鉄心に係る発明を分割出願（以下「本件分割出願」という。）した（特願２００１－１３４２６８号。甲５，７）。
イ被告は，本件分割出願に伴い，本件優先権出願から巻鉄心に係る発明を削除する補正を行い，同年９月７日，次の特許（以下「変成器・コイルボビン特許」という。）に係る特許権が登録された（甲５ないし７）。
特許番号     第３２２９５１２号
発明の名称    変成器及び変成器用のコイルボビン
特許権者     原告及び被告
ウ平成１７年４月２８日，本件分割出願に基づき，次の特許（以下「巻鉄心特許」という。）に係る特許権が登録された（甲７）。
特許番号     第３６７２８４２号
発明の名称    変成器用の巻鉄心
特許権者     被告及び原告
(8)各特許権の消滅
アフレーム特許に係る特許権は，平成２１年４月４日，特許料の不納により消滅した（甲１９）。
イ変成器・コイルボビン特許及び巻鉄心特許に係る特許権は，平成２７年３月３１日，存続期間の満了により消滅した（甲１２）。
３争点
(1)巻鉄心特許関係での本件契約１に係る不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求（以下「本件契約１に係る請求」という。）について巻鉄心特許については，川鉄電設が本件契約１によって，原告と共有している同特許について日本磁性材工業に通常実施権を許諾し（上記２(3)イ参照），被告がその契約上の地位を承継し，その後も日本磁性材工業が鉄心を製造，販売し続けたから（上記２(6)エ参照），被告も実施許諾したことになる。そこで，以下のとおり，共有者である原告の同意（特許法７３条３項）の要否や有無等が争点となる。ア原告は甲１契約において，川鉄電設が巻鉄心特許について実施許諾する
のに原告の同意を不要とする旨合意したか（争点１）
イ原告は被告に対し，被告が巻鉄心特許について日本磁性材工業に実施許
諾することに同意したか（争点２）
ウ原告の損失及び損害の有無，被告の不当利得額及び原告の損害額（争点３）
(2)フレーム特許関係での本件契約２に係る不当利得返還請求（以下「本件契約２に係る請求」という。）について
フレーム特許については，川鉄電設が原告との間で本件契約２を締結し（上記２(4)イ参照），被告がその契約上の地位を承継して，フレーム特許に係る特許権が消滅した後も，原告から本件契約２に基づきフレーム実施料の支払を受けていたから（上記２(6)ウ，(8)ア参照），以下のとおり，当該実施料がフレーム特許の実施料を含んでいるか等が争点となる。
ア原告は本件契約２において，フレーム特許の実施料を支払う合意をしたか（フレーム実施料がフレーム特許の実施料を含んでいるか）（争点４）イ原告が本件契約２においてしたフレーム実施料を支払う合意は公序良俗
に反して無効か（争点５）
ウ被告の不当利得額（争点６）
４争点に関する当事者の主張
(1)争点１（原告は甲１契約において，川鉄電設が巻鉄心特許について実施許諾するのに原告の同意を不要とする旨合意したか）について
（原告の主張）
ア原告は巻鉄心特許の共有者であるから，川鉄電設が巻鉄心特許について第三者に通常実施権を許諾するには原告の同意が必要であり，原告がこれを不要とする旨合意したことはない。
イ被告は甲１契約においてそのような合意がされたと主張しているが，そもそも巻鉄心特許に係る発明は甲１契約にいう「本発明」に含まれない。すなわち，甲１契約の締結当時，巻鉄心特許に係る発明はいまだなされておらず，被告代表者が原告代表者に対してその着想を示したことすらなかった。また，甲１契約には合意の対象に改良発明を含むという趣旨の文言は一切ないから，当事者の意思解釈として，合意時に存在しなかった発明まで合意の対象に含むと解釈するのは妥当でない。そもそも巻鉄心特許に係る発明は，巻鉄心を巻線に巻回する作業の効率性を格段に向上させることができるという革新的なものであるから，甲１契約の締結時に予定されていた範囲の改良であるとは到底評価し得ない。そして，国内優先権制度は特許出願手続上の制度にすぎないから，意思解釈の根拠となる実体法的な規定ではない。


したがって，巻鉄心特許に係る発明は「本発明」に含まれず，同特許には甲１契約が適用されない以上，原告が同契約において巻鉄心特許の実施許諾について自らの同意を不要とする旨合意したとはいえない。
ウ仮に，巻鉄心特許に甲１契約が適用されるとしても，巻鉄心の係止部はコイルボビンの係止用切込との関係で進歩性を有するのであるし，巻鉄心特許に係る発明においては，コイルボビンを設計・製造してきた経験や考え方が不可欠である。その発明に着想したのは被告代表者であったが，これを具体化し，発明のレベルにまで創作したのは原告代表者であり，その発明に当たって原告代表者の多大なる貢献があった。
したがって，巻鉄心特許に係る発明は甲１契約の「コイルボビン」に関するものであるから，同発明には同契約の５条１項本文は適用されない。そうすると，被告が巻鉄心特許について実施許諾するのに原告の同意が必要となる。
（被告の主張）
ア巻鉄心特許には甲１契約の５条１項本文が適用されるから，同条項により，川鉄電設が巻鉄心特許について第三者に通常実施権を許諾するのに原告の同意を不要とする旨合意された。そして，被告はその契約上の地位の移転を受けたから，被告も原告の同意なく巻鉄心特許について実施許諾することができる。イ巻鉄心特許に係る発明は甲１契約にいう「本発明」に含まれ，同特許に
は甲１契約が適用される
(ｱ)巻鉄心特許は国内優先権制度によって出願されたところ，これは先の出願後になされた発明で併合できるものについて１つの出願とするために用いられるもので，特許法所定の手続・期間を経た後の出願に係る発明（巻鉄心特許に係る発明）は先の出願に係る発明（本件基礎出願に係る発明）と一体のものになる。また，巻鉄心特許に係る発明は，被告代表者によって，甲１契約の締結前に既に課題の発見はおろか，その解決までなされていた。原告代表者はコイルボビン以外の部分の考案に寄与しておらず，原告が共同出願者となったのは，自己の取引先であるトランスメーカーを誘引し，ＷＢトランスの普及に尽力すると誓約したのを信頼し，事業への貢献を期待してのことにすぎなかった。そして，甲１契約は，以上のような趣旨で名目上特許権の共有者とされている原告の権利を，川鉄電設との間では，実態に見合った範囲・内容に限定するために取り交わされたものであるから，その射程はこのような趣旨が妥当する範囲全体に及び，甲１契約にいう「本発明」にはＷＢトランスに認めることができる全ての価値や権利が含まれると解すべきである。
(ｲ)原告は甲１契約に改良発明を含むという趣旨の文言がないと主張しているが，甲１契約の締結時には，特許出願はおろかクレームも確定されていなかったのであり，未だ無形の存在である発明のどの部分をクレーム化して特許権の対象とするかは流動的であった。したがって，甲１契約にいう「本発明」は，当然に改良発明を念頭に置き，契約締結後に，後日ＷＢトランスと命名されるに至る新型トランスに盛り込まれる発明全般を指すと解すべきであり，巻鉄心特許に係る発明もこれに含まれる。
ウ巻鉄心特許に係る発明には甲１契約の５条１項本文が適用される巻鉄心特許に係る発明は，必ずしもコイルボビン側に専用の係止用切込が設けられることを要求しないし，巻鉄心特許に係る発明は被告代表者がしたのであり，これに原告代表者の寄与はなかった。
したがって，巻鉄心特許に係る発明は「コイルボビン」に関する発明には当たらないから，同発明には甲１契約の５条１項本文が適用される。エ以上より，被告が巻鉄心特許について実施許諾するのに原告の同意は不要であるから，被告が日本磁性材工業から巻鉄心特許の実施料全額の支払を受けたことには法律上の原因があるし，被告による実施許諾は原告の同意権を侵害しない。(2)争点２（原告は被告に対し，被告が巻鉄心特許について日本磁性材工業に実施許諾することに同意したか）について
（原告の主張）
ア原告は，被告が巻鉄心特許について日本磁性材工業に通常実施権を許諾することに同意していない。したがって，被告によりされた日本磁性材工業への巻鉄心特許の実施許諾は無効であり，被告が日本磁性材工業から巻鉄心特許の実施料全額の支払を受ける法律上の原因はないし，被告による実施許諾は原告の同意権を侵害する。
イ被告の下記主張につき，原告において日本磁性材工業がＷＢトランスのうち鉄心部分の製造を担うことを知ったのは本件契約１が締結された約半年後であった。また，日本国内で鉄心の材料である厚さ０．２㎜の方向性珪素鋼板を製造しているのは川崎製鉄だけであったことや，被告代表者は川崎製鉄に人脈があり，材料の供給を確保してもらう必要があったことなどから，原告が川鉄電設や被告に対して同意していないことを申し出ることは困難であった。したがって，原告が巻鉄心特許の日本磁性材工業への実施許諾に同意していたとはいえない。
（被告の主張）
仮に被告が巻鉄心特許について実施許諾するのに原告の同意が必要であるとしても，原告は，川鉄電設と日本磁性材工業との間で本件契約１が締結されたことを知った上で，何らの異を唱えることなく，むしろこれを前提に，日本磁性材工業が製造した鉄心の販売先であるトランスメーカーに対し，自らが製造したコイルボビン及びフレームを販売して利益を得てきた。
原告は自らが同意していないことを申し出ることは困難であったとしてその事情を主張しているが，原告はＷＢトランス事業に参加した一業者にすぎず，そもそも当該事業における材料の調達や商流について心配したり，意見したりする立場にはなかった。
以上の事実からすれば，原告は被告に対し，巻鉄心特許の日本磁性材工業への実施許諾について少なくとも黙示的に同意していたというべきである。(3)争点３（原告の損失及び損害の有無，被告の不当利得額及び原告の損害額）
について
（原告の主張）


被告は，平成１７年４月から平成２７年３月までの間，日本磁性材工業から，巻鉄心特許の実施料として合計５７７７万３７１８円の支払を受けており，それが被告の利得である。他方で，原告の同意なくされた第三者による実施は巻鉄心特許に係る特許権の侵害に当たるところ，本件契約１で定められたランニングロイヤルティーの率（３％）は平均の実施料率（３．５％）とほとんど差異がなく，これは同特許権の価値の具体化に他ならないから，被告が支払を受けた金額全額が特許権者の損失・損害である（本件には特許法１０２条３項が妥当する。）。そして，巻鉄心特許に係る特許権についての原告の持分は２分の１であるから，原告の損失・損害は上記金額の２分の１（２８８８万６８５９円）である。なお，原告は，平成２７年５月１２日，被告に対し，上記利得を含む不当利得金の半額を１０日以内に返還するよう請求した。
（被告の主張）
ア被告が日本磁性材工業から合計５７７７万３７１８円の支払を受けたこと，原告と巻鉄心特許を共有していることは認め，原告のその余の主張は否認し，争う。
本件契約１は単なる巻鉄心特許の実施許諾契約ではなく，技術情報の提供及び技術指導を中核的内容としたノウハウライセンス契約である。そして，巻鉄心特許について日本磁性材工業に実施許諾したのは，無許諾実施となる疑義を生じさせないためにすぎず，上記金額は実施の対価ではない。
イ原告の主張によれば，原告は日本磁性材工業に対して特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有することになり，それは被告が日本磁性材工業から実施料を受領することによっても消滅しない。したがって，原告に損失はない。また，特許権の共有者間での同意に伴って実施料が支払われることは一般的でないから，同意権の侵害は特許法１０２条３項の「特許権…侵害」に当たらない。少なくとも，実施料相当額の損害賠償が認められるためには，原告が被告から実施料を得ることができたことが主張立証される必要があると解すべきであるが，それはされていない。
(4)争点４（原告は本件契約２において，フレーム特許の実施料を支払う合意をしたか（フレーム実施料がフレーム特許の実施料を含んでいるか））について
（原告の主張）
ア原告は，本件契約２に基づいてフレームを製造，販売し，フレーム実施料を支払うことを合意したが，これはフレーム特許の実施許諾契約であり，フレーム実施料はフレーム特許の実施料であると認識していた。本件契約２の契約書には，川鉄電設がコイルボビン式巻鉄心変圧器用に「開発したフレーム」の製造・販売に関する契約であると明記されており，これはフレーム特許の実施品であるフレームを指すと解するのが自然である。
したがって，フレーム実施料はフレーム特許の実施料であり，フレーム特許に係る特許権が消滅した後に支払った分は被告の不当利得となる。イ原告はフレーム特許の実施品とはいえないフレームについても実施料を支払っていたが，これは原告の従業員が本来支払う必要のないものを被告から請求されるままに支払ってしまったものにすぎない。確かに，原告は本件契約２を締結した後に，フレーム特許の実施品でないフレームを製造するための金型を製作し，その使用料を支払うことは合意したが，それについてフレーム実施料を支払うことは合意していない。
また，被告の下記主張イは否認し，争う。そもそも川鉄電設や被告が金員の支払を受けられるのは，事業について排他的権利を有していたからであり，これを法的に根拠付けるのはＷＢトランスをめぐる特許権に他ならない。川鉄電設や被告は特許によりロイヤリティを得るなどしていたにすぎないのに対し，原告代表者はＷＢトランス事業の構築（川鉄電設のライセンス先の拡大，収益拡大）に多大なる貢献をした。そして，被告がフレーム特許に係る特許権を失った以上，わざわざ被告に対して金員を支払って事業に参加する価値もなくなったのであり，被告が事業への参画等のための金員を受領することはできない。
（被告の主張）
ア本件契約２では，フレーム特許の実施許諾はおろか，その特許権にすら言及されていないから，フレーム実施料がフレーム特許の実施料でないことは明らかである。また，契約当事者間でフレーム実施料の対象とするフレームについて協議されたが，フレーム特許に係る特許権とは関連付けられなかった。そして，原告は現に，フレーム特許の実施品とはいえないフレームについても実施報告をし，実施料を払ってきた。このように，原告自身もフレーム実施料がフレーム特許の実施料であると理解していなかったのである。
イ原告は，本件契約２を締結することによって，川鉄電設が作り上げたＷＢトランスの製造・販売事業のための企業グループに参画し，他企業と競合することなくフレームを販売して利益を得ることができる地位に就けてもらい，かつ実際にフレームを販売して利益を得ることができていた。本件契約２は，その対価としてのフィーの支払を定めた契約であり（むしろ，原告に対する製造委託契約に近い。），フレーム特許の実施許諾という趣旨を全く含んでいないから，当該フィーがフレーム特許の実施料でないことは明らかである。
(5)争点５（原告が本件契約２においてしたフレーム実施料を支払う合意は公序良俗に反して無効か）について
（原告の主張）
仮に本件契約２のフレーム実施料がフレーム特許の実施料でないとしても，本件契約２の締結当時，川崎製鉄が鉄心の材料である厚さ０．２㎜の方向性珪素鋼板を日本で唯一製造しており，川鉄電設はその完全子会社であったことなどに鑑みれば，両社が原告との関係で圧倒的に優位な立場に立っていたことは明らかである。そして，被告の主張によれば，川鉄電設は，第三者に対しては，フレーム特許に係る特許権をもって事業への参入を防いで技術を独占しつつ，原告に対しては，その特許権が消滅した後も本件契約２が存続する限り，フレーム実施料を請求し続けることが可能となる契約を締結したことになる。
このような契約は，特許権の存続期間に関する特許法の規定の趣旨を没却するもので，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）１９条の「不公正な取引方法」のうち拘束条件付取引（いわゆる一般指定１２項）に該当するから，公序良俗に反し無効である。
（被告の主張）
本件契約２の締結当時，川崎製鉄が鉄心の材料である厚さ０．２㎜の方向性珪素鋼板を日本で唯一製造しており，川鉄電設がその完全子会社であったことは認め，原告のその余の主張は否認し，争う。
(6)争点６（被告の不当利得額）について
（原告の主張）
原告は，平成２１年４月５日から平成２７年２月２１日までの間，被告に対し，フレーム実施料として合計３７４万７４１４円を支払い，この全額が被告の不当利得となる。


もっとも，原告は，被告に対し，①後記金型投資・使用契約（下記第３の２(12)参照）に基づく平成２７年４月１日から同年８月３１日までの金型使用料５９万１６６５円（消費税込み）及び②本件契約２に基づくコイルボビンの販売に係る同年３月１日から同月３１日までの実施料６万８６６７円（消費税込み）の合計６６万０３３２円の支払義務を負っていた。そこで，原告は，同年１０月１５日，被告に対し，上記不当利得の返還請求権をもって，被告の上記①及び②の請求権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。
なお，原告は，同日，被告に対し，上記不当利得のうち相殺後の残高である３０８万７０８２円を１０日以内に返還するよう請求した。
（被告の主張）
原告が被告に対してフレーム実施料として合計３７４万７４１４円を支払ったこと，原告が後記金型投資・使用契約及び本件契約２を締結したこと，平成２７年４月１日から同年８月３１日までの金型使用料が合計５９万１６６５円であること，原告が相殺の意思表示及び不当利得の返還請求をしたことは認め，コイルボビンの販売に係る実施料の金額は不知。原告のその余の主張は否認し，争う。
第３当裁判所の判断
１本件基礎出願，本件優先権出願及び本件分割出願の経緯及び内容について
(1)本件基礎出願の内容（甲２，２５）
ア本件基礎出願に係る発明は，従来の変成器の問題点を解決することを目的とするものであった。
すなわち，従来の変圧器（ＳＣトランスに相当すると認められる。）では，別紙図面の図１及び図２に示すように，環状の巻線２の外周２ａを絶縁テープ，絶縁シート等の絶縁部材（図示せず。）により被覆すると共に，この巻線２に電磁鋼板を所定回数巻回して巻鉄心３，３を設けている（甲２の２【０００２】，甲２５図１７及び図１８）。また，上記巻鉄心３は，別紙図面の図３のとおり，まず，電磁鋼板８を巻鉄心３と同一寸法に巻回したもの（鋼板コイル７）を焼鈍した後，（Ａ）に示すように，鋼板コイル７の最も外側の電磁鋼板８を上記巻線２の鉄心巻込部２ｂ，２ｂの間を通過させ，次に，（Ｂ）に示すように，上記電磁鋼板８の先端８ａを鋼板コイル７の外周に仮止めして電磁鋼板の大円９を形成し，さらに，鋼板コイル７をローラ１１，１２で駆動して回転させ，矢印Ａに示すように大円９に電磁鋼板を送り込み，鋼板コイル７を回転させ続けると，（Ｃ）に示すように，鋼板コイル７を構成していた電磁鋼板８が全て大円９に送られ，この大円９には電磁鋼板８自体の弾性により縮径する力Ｂが作用しているため，ローラ１１を除去すると共に上記した仮止めを解除すると，（Ｄ）に示すように，大円９が縮径して電磁鋼板８が鉄心巻込部２ｂ，２ｂを締め付け，巻鉄心３が形成される（甲２の２【０００４】，甲２５図１９）。しかし，巻鉄心を備える変成器では，巻線を整列巻とし，かつ，巻線の外周と巻鉄心を密着させることが，巻線の温度上昇を低減する点で好ましいが，上記の従来の変成器では，いったん巻型を除去してしまうと巻線２は形崩れしやすく，導線を整列巻で密に巻いた状態のままで維持するのは困難で，巻線２の外周２ａを巻鉄心３と密着させることができない（甲２の２【０００５】）。また，巻線２と巻鉄心３の絶縁性が損なわれると機器として使用できないが，上記のように巻線２を絶縁部材で被覆した構造では，巻鉄心３を巻線の巻回する際に，巻線２と鋼板コイル７が接触し，絶縁部材が損傷して上記絶縁性が損なわれるおそれがあった（甲２の２【０００６】）。
さらに，上記のように巻線２の断面形状を巻鉄心３の所望の内径と一致させるのは困難であるため，上記鋼板コイル７の内径と，鉄心巻込部に巻き終えた状態での巻鉄心３の内径とが異なる場合があり，この場合，巻鉄心３を構成する電磁鋼板に歪みが生じ，磁気特性が低下する原因となっていた（甲２の２【０００７】）。イそこで，本件基礎出願に係る発明は，コイルボビンによる方式を採用した上で，そのコイルボビンの構造を工夫することにより，上記の課題を解決することを意図したものである。
すなわち，その請求項１では，別紙「各出願における請求項の内容」の「本件基礎出願（甲２）」の「請求項１」のとおりの変成器の発明とされ，明細書には，別紙図面の図４を始め，第１実施例から第４実施例が記載されていた。そして，この発明によれば，鉄心巻込部の凹状溝の両側の外周を巻鉄心の内径と等しい曲率としているため，巻鉄心とコイルボビンの外周が密着し，巻鉄心の発生する熱は，コイルボビン及び巻鉄心を介して放熱されると共に，巻鉄心の内径が正確に所望の寸法となる等の作用を有するとされた（甲２の２【００２５】）。また，請求項２ないし５では，別紙「各出願における請求項の内容」のとおり，請求項１のコイルボビンの構成を更に特定した変成器の発明とされていた。
他方，請求項６ないし１０では，同別紙のとおり，請求項１ないし５に対応する形で，各請求項の構成を有する変成器用のコイルボビンの発明とされた。
(2)本件優先権出願の経緯・内容（甲４）


本件優先権出願では，別紙「各出願における請求項の内容」の「本件優先権出願（甲４）」のとおり，請求項を増加し，請求項１から１０までは変成器の発明，請求項１１から２０まではそれらに対応するコイルボビンの発明とされたほか，巻鉄心の発明として請求項２１が追加された。このうち，変成器に関する請求項１から７及び９，それに対応するコイルボビンに関する請求項１１から１７及び１９は，本件基礎出願の明細書及び図面に記載があった事項を請求項として整理したものであるが，コイルボビンの外枠と内枠の接合面の断面径路を折れ線状とする請求項８及び１８，巻鉄心の端部に係止部を設け，コイルボビンに係止用切込を設ける請求項１０，２０及び２１は，明細書に第５実施例の記載が追加されたこと（甲４【００８６】から【００９９】，図１６から２３）に基づいて追加されたものである。そして，本件優先権出願の明細書では，巻鉄心の端部に係止部を設け，コイルボビンに係止用切込を設ける請求項１０，２０及び２１に関して，「さらにまた，本発明は，巻鉄心を巻線に巻回する作業の作業性を向上することを目的としてなされたものである。」（甲４【００１４】）とされ，その作用として，「請求項１０，請求項２０では，コイルボビンの鉄心巻込部に巻鉄心を構成する電磁鋼板の端部に形成した係止部を係止する係止用切込を設けているため，巻鉄心を構成する電磁鋼板を鉄心巻込部に容易に固定することができると共に，巻鉄心が鉄心巻込部に対して回転してしまうことがなく，巻鉄心は鉄心巻込部に密着した状態で維持される。」（甲４【００４５】），「請求項２１の巻鉄心では，内周側の端部に係止部を設けているため，コイルボビンの鉄心巻込部に巻鉄心を巻回した後に，巻鉄心を回転させると，係止部がコイルボビンに形成された係止用切込に係止され，巻鉄心の鉄心巻込部に対する回転が阻止され，巻鉄心は鉄心巻込部に密着した状態で維持される。」（甲４【００４６】）とされた。
(3)本件分割出願の経緯・内容（甲５）
本件分割出願は，別紙「各出願における請求項の内容」の「本件分割出願（甲５）」のとおり，本件優先権出願における巻鉄心の発明である請求項２１について，若干の変更を施すとともに，本件優先権出願の明細書の第５実施例中に記載のあった巻鉄心の先端部の４つの形状を，請求項として整理して分割出願したものである。そして，それに伴い，本件優先権出願から，請求項２１が取り下げられた。
(4)各出願の帰趨
ア本件基礎出願は，本件優先権出願が特許法４１条１項による優先権の主張を伴う出願としてされたことから，同法４２条１項により，取り下げたものとみなされたと推認される。
イ本件優先権出願は，上記のとおり請求項２１が取り下げられた後，補正がされ，最終的には，変成器の発明については，出願時の請求項１，２及び４をまとめて修正して請求項１とし，以下，出願時の請求項３を請求項２，出願時の請求項５ないし１０を請求項３ないし８とし，同様にコイルボビンの発明についても，請求項９ないし１６として，設定登録がされた（甲６）。ウ本件分割出願は，出願時の請求項１と請求項４をまとめて請求項１とする補正を経た上で，設定登録がされた。その各請求項の記載は，次のとおりである（甲７）。
(ｱ)請求項１
所要回数円筒状に巻回された電磁鋼板が焼鈍されてなる変成器用の巻鉄心であって，この巻鉄心の内周側の端部に，電磁鋼板を厚さ方向に突出させてなり，この巻鉄心が巻回されるコイルボビンに設けた係止用切込に係止される係止部を設け，かつこの係止部が設けられた巻鉄心の内周側の端部は最先端に向けて狭幅となる三角形状であることを特徴とする変成器用の巻鉄心。
(ｲ)請求項２
上記係止部は，上記電磁鋼板の先端部を折り曲げてなることを特徴とする，請求項１に記載の巻鉄心。
(ｳ)請求項３
上記係止部は，上記電磁鋼板の先端部を折り返してなることを特徴とする，請求項１に記載の巻鉄心。
(ｴ)請求項４
上記係止部は，上記先端部にポンチ加工により形成した突出部であることを特徴とする，請求項１に記載の巻鉄心。
２事実経過
前提事実に加え，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(1)川鉄電設が従来製造していたＳＣトランス（乙２）は，本件基礎出願の従来技術と同じく，導線を所定回数巻いて環状に形成した巻線の外周を絶縁テープ等で被覆するとともに，この巻線に電磁鋼板を所定回数巻き回して巻鉄心を設ける構造のものであった。
また，鉄心メーカーでは，ＳＣトランスの巻鉄心に用いる鋼板コイル（鋼板をコイル状に巻いたもの）を製造する際，鋼板の端部を最先端に向けて狭幅となる形状に加工し，ローラーに設けたスリットに差し込んで回転させることによって製造していたことから，必然的に，内側尾端に折れ曲りの余部が生じてしまい，その余部を切除して鋼板コイルを納品していたが，それを用いて別紙図面の図３のように巻線の鉄心巻込部にＳＣトランスの巻鉄心を設ける場合には，最終工程（同図のＤ工程）で巻鉄心を締め付ける際に巻鉄心が空回りしないようにするため，職人が鋼板コイルの先端部分を治具を用いて丸めたり（輪を作ったり），丸め潰したりしていた。そして，丸めた部分を巻線とこれに貼り付けた絶縁紙の隙間に挿入したり，丸め潰した部分を巻線に押し付けたりして，巻線の鉄心巻込部に巻鉄心を固定していた（甲３４，乙２３）。


(2)川鉄電設では，新たな変成器を開発するに当たり，製造工程の簡素化や品質の向上の観点からコイルボビンによる方式を採用することとし，遅くとも平成５年９月頃以降，トランス用コイルボビン専門メーカーの原告と共同でコイルボビンの開発を進め，同月９日には原告にコイルボビンの見積りを依頼し（乙４），同年１１月１日には原告が作成した２つのボビン案について前向きな検討がされた（乙５）。また，被告代表者は，同月８日，川鉄電設社内でＷＢトランスの開発における課題等を書面でまとめた際，捲線機や鉄心巻込巻締装置を開発して，導線の巻付けや鉄心の巻込・巻締を自働化することに加え，現状，上記(1)のように，治具で輪を作っているのを自動化のため省略するとして，鉄心内巻端の形状（コイル端固定用）をどうするかということを鉄心巻込・巻締の課題の一つとして挙げていた（乙１２，２３，被告代表者８頁，９頁）。
さらに，川鉄電設は，同月１８日，トランスメーカー各社に対して，新しい変成器の開発の方向性について説明会を行った（甲２７）。(3)川鉄電設は，コイルボビンの開発の進捗を踏まえ，試作品による技術的検証と最適形状決定のためのデータ収集を行うこととし，同年１２月２４日，原告に対し，原告のボビン図によるコイルボビン一式の仕様書が交付され（乙６），平成６年２月から３月にかけて，原告によるＷＢトランスの手作りの試作品が製作された（乙１３）が，そのときのコイルボビンに係止用切込は設けられず，上記(1)のように巻鉄心の内側尾端が丸め潰されていた（甲３４，乙１４，１５，２３，被告代表者４１頁）。
(4)川鉄電設と原告は，コイルボビンの開発が進んだことから特許出願等を行うこととし，同年５月２日，上記第２の２の前提事実(2)ウのとおり，「本発明」の共有や実施に関して甲１契約を締結し，特許を受ける権利や特許権等は両者の共有とするが，その内部的な権利の持分は，トランス全体については川鉄電設の単独保有とし，コイルボビンについては両者の共有とされた。(5)川鉄電設と原告は，同月３０日，本件基礎出願をしたが，その願書に添付された明細書や図面には，上記１のとおり，巻鉄心の係止部やコイルボビンの係止用切込に関することが記載されていなかった。なお，原告代表者は，本件基礎出願のほか，その後の本件優先権出願及び本件分割出願についても，出願代理人の弁理士事務所から，出願関係書類の提供を受けていた（原告代表者５３頁）。(6)川鉄電設は，コイルボビンの開発と並行してフレームの開発を進め，同年７月４日，フレーム特許の特許出願をした（上記第２の２の前提事実(4)ア）。(7)コイルボビンについてはその製造に取りかかることとなり，同年９月，川鉄電設が原告に基本外形図（甲３０）と寸法表（甲３１）を交付した後，原告は，同年１０月１８日にボビン金型製作費等の見積書（乙１９）を，同月１９日に，コイルボビン（シングルボビン）の各型番の金型の完成図（乙２１）を作成し，同年１１月にＢＳＷ３００Ｆの型番のコイルボビンの金型を業者に注文して製作したが，これらに係止用切込は設けられていなかった（乙２０，原告代表者３５頁）。(8)川鉄電設と近畿変成器工業会は，同月２４日，覚書（甲２９）を作成し，川鉄電設が同工業会の会員に最優先的にＢＳＷトランス（後のＷＢトランス）の通常実施権を許諾することに合意した（甲２９）。
(9)原告代表者は，平成７年２月２０日ころ，ＢＳＷ５００の型番のコイルボビンの金型を製作するに当たり，図面を作成して川鉄電設に送付したが，その図面にコイルボビンの係止用切込は記載されていなかった。そこで，被告代表者は，同月２３日，原告に対し，「コイルボビンの鉄心挿入部に下記の如く，切り込みを入れていただくようお願いいたします。」，「切り込みの方向は左図の配置で，ボビンの肉厚の最もあるところで作って下さい。（４ケ所）」として，係止用切込と巻鉄心の係止部の形状，位置，方向及び寸法を手書きしたものをファックス送信し，それを記載した図面を作成するよう依頼し，原告代表者は，同月２４日までに，係止用切込の位置等を修正した図面を作成し，被告代表者にファックス送信した（乙１６ないし１８）。原告代表者が係止用切込の位置を修正した理由は，被告代表者が手書きした図面では，係止用切込が円の内側にあり，鉄心を巻き回すときにボビンのつば等により見えないと考えたためであった（原告代表者１１頁）。なお，従来のＳＣトランスにおいて巻鉄心を巻き締めるのに，治具で輪を作っていたのを省略するため，巻鉄心（鋼板コイル）をコイルボビンに係止することで巻鉄心を固定することを着想したのは被告代表者であった（ただし，その時期については後に検討する。また，原告代表者が関与した部分についても，後に検討する。）。(10)川鉄電設と原告は，同年３月３１日，本件優先権出願をした。この出願では，上記１のとおり，変成器やコイルボビンに関する請求項として，巻鉄心の係止部やコイルボビンの係止用切込を設ける内容の請求項が追加されるとともに，同内容の巻鉄心に関する請求項が追加された。
(11)同年４月６日，川鉄電設と近畿変成器工業会加盟の各トランスメーカーはＢＳＷトランス（後のＷＢトランス）のライセンス契約を締結したが，その際，川鉄電設側は，フレーム形態に係る特許も出願している旨を話し，原告代表者もそのことを認識した（甲３５）。
(12)川鉄電設と原告は，同月１４日，コイルボビン及びフレームの製造，販売に関して本件契約２を締結した（上記第２の２の前提事実(4)イ）。同契約においては，原告は，川崎電設に対し，フレームだけでなく，コイルボビンについても，販売価格の３％を実施料として支払うこととされたが，原告がコイルボビンについては内部的にも共有持分権を有するにもかかわらず，実施料を支払うこととしたのは，川崎電設がコイルボビンの製造，販売を原告に独占して行わせることのメリットを考慮したためであった（原告代表者５４頁）。
また，川崎電設と原告は，同日，コイルボビン式巻鉄心変圧器に関する金型の投資及び使用料に関し，次の内容の契約（以下「金型投資・使用契約」という。）を締結した（甲１６の１）。


ア川鉄電設と原告は，上記変圧器用コイルボビン及びフレームの製造のため，共同で所有する金型に対する共同投資を行う（１条）。イ投資及び所有の割合は，上記金型全てについて，川鉄電設７割，原告３割とする（２条１項）。
ウ原告は，川鉄電設が投資をした上記金型の使用料を川鉄電設に支払う（４条１項）。
(13)川鉄電設と原告は，同月２０日，共同投資する金型を，１００ないし１５００ＶＡコイルボビン式巻鉄心変圧器用コイルボビン及びフレームを製造する金型とし，金型使用料の対象となるフレームを，この金型を使用して製造・販売したフレームとすることを合意し（甲１６の２），さらに，同日，本件契約２のフレーム実施料の対象フレームを，川鉄電設と原告が共同投資をする１００～１５００ＶＡコイルボビン式巻鉄心変圧器用フレーム金型を使用して製造・販売するフレームとすることを合意した（乙１１）。
(14)川鉄電設は当初，鉄心の製造を川鉄電磁鋼板株式会社に委託する予定としていたが，同年１月に阪神・淡路大震災が発生してその工場が被災したことから，日本磁性材工業に鉄心の製造，販売を委託することにした。そして，川鉄電設と日本磁性材工業は，同年６月３０日，鉄心の製造，販売に関して本件契約１を締結した。
なお，川鉄電設や被告は，日本磁性材工業に対し，鉄心の材料である方向性珪素鋼板を基本的に川崎製鉄から購入するよう指定していた（上記第２の２の前提事実(3)イ，乙２３，被告代表者２１頁）。
(15)川鉄電設と原告は，海外からの模倣品の流入を防止するため，同年８月１０日，甲１契約の２条２項の外国出願に関して協議し，次の内容の合意をした（甲３６，乙８）。
ア外国出願を可とし，出願対象とする国を米国，独国，中国及び韓国の４か国とした（１条）。
イ外国出願する工業所有権とは，外国出願に際し一部追加変更をして出願中の次の特許をいう（３条）。
変更前本件基礎出願に係る特許
変更後本件優先権出願に係る特許
(16)同年１０月，上記(7)で製作されたＢＳＷ３００Ｆの型番のコイルボビンの金型に係止用切込を新設する修正が加えられた（乙２４，２５の４，原告代表者３４頁，３５頁）。
(17)こうして，ＷＢトランスについては，同月頃，原告がコイルボビンとフレームの製造を担当し，川崎製鉄が巻鉄心の材料となる方向性珪素鋼板を供給して日本磁性材工業が巻鉄心用の鉄心の製造を担当し，近畿変成器工業会加盟のトランスメーカー各社がそれらに基づきＷＢトランスを製造して販売し，川鉄電設がそれら各社（川鉄電設の親会社である川崎製鉄を除く。）から実施料の支払を受けるという体制が調い，ＷＢトランスの製造，販売が開始された（甲２３，３４，乙２３，原告代表者５０頁以下）。
また，完成したＷＢトランスの巻鉄心には係止部が設けられていた。なお，原告代表者は，遅くとも同年末までには，日本磁性材工業がＷＢトランスの鉄心を製造，販売していることを知った（原告代表者１７頁）。
(18)原告は，上記体制の下，係止用切込が設けられたコイルボビンを製造して，近畿変成器工業会加盟のトランスメーカー各社に販売し，川鉄電設又は被告に対し，本件契約２の３条に定められたコイルボビンの販売に係る実施料を支払っていた。
また，フレームについて，川鉄電設は，原告に対し，フレームの金型製作に必要な図面を渡しただけで，フレーム特許の内容について特段説明せず，原告代表者もその具体的内容を確認しなかった。また，原告は，金型の製作費用として，当初，コイルボビン分２３７６万４０００円，フレーム分７５０万円を負担した（甲１６の２，３４，原告代表者３頁，４頁，４７頁，４８頁）。本件契約２が締結された当時，製作することとされていたフレームの金型によって製造されたフレームは，フレーム特許の実施品であった（甲１６の２のＣ型）が，原告は同契約締結後，川鉄電設又は被告との合意によって，この標準タイプ（後にＣ－１型とされた。）以外に，縦置きタイプ（Ａ型）と横置きタイプ（Ｃ－２型）のフレームや，２０００ＶＡと２５００ＶＡの型番のフレームも製造，販売するようになり，これらはいずれもフレーム特許の実施品ではなかった。原告はこれらのフレームを製造するのに必要な金型の製作費用の３割を追加負担したが，この際に契約書等は作成されず，フレーム特許の実施品を製造するための金型であるのかを確認しなかった（乙２３，原告代表者５頁，６頁，４８頁，被告代表者２２頁）。原告の従業員は，本件契約２及び金型投資・使用契約に基づいて，金型実績報告書及びコイルボビン・フレーム販売実施報告書を作成し，川鉄電設又は被告に対してそれを送付し，フレームの販売数量等を報告していた。そして，そのいずれにもフレーム特許の実施品でないフレームの販売数量等が含まれており，原告はそれについても本件契約２で定められたとおりフレーム実施料を支払っていた（甲３４，乙９，１０，２３，原告代表者４９頁，５５頁）。
(19)上記体制に基づくＷＢトランスの製造，販売は，平成２１年４月４日にフレーム特許が特許料未納により消滅した後も継続し，変成器・コイルボビン特許及び巻鉄心特許が存続期間満了により消滅した平成２７年３月頃まで継続していたが，その後の同年５月１２日，原告は，被告に対し，①変成器・コイルボビン特許及び巻鉄心特許に係る特許権は，原告と被告との共有であるにもかかわらず，被告は各社から支払われたロイヤリティを独占しているとして，不当利得返還請求権に基づき過去１０年分のロイヤリティ合計額の半額の支払を請求するとともに，②フレーム特許に係る特許権が消滅したとして，本件契約２に基づくフレーム実施料の支払を拒絶する旨を通知し（甲１３），これを契機に本件の紛争に至った。そして，現在，原告，日本磁性材工業及びトランスメーカー各社は，被告とは別に，独自にＷＢトランスの製造，販売事業を営むに至り，日本磁性材工業は，鉄心の材料である方向性珪素鋼板を川崎製鉄以外の会社から購入している（原告代表者５０頁以下）。


３争点１（原告は甲１契約において，川鉄電設が巻鉄心特許について実施許諾するのに原告の同意を不要とする旨合意したか）について(1)被告は，巻鉄心特許に甲１契約が適用されるから本件契約１に原告の同意を要しないと主張しており，その根拠として，巻鉄心特許に係る発明が甲１契約の締結前に既に被告代表者によってなされていたことを挙げ，被告代表者はそれに沿う供述をしているのに対し，原告は，同発明は本件基礎出願後に原告代表者の多大な貢献の下に考案されたものであると主張し，原告代表者もそれに沿う供述をすることから，まず，巻鉄心特許に係る発明がされた時期等を検討する。上記認定のとおり，川鉄電設では，甲１契約の締結前から，鉄心内巻端の形状をどうするかということがＷＢトランス製造上の課題として認識されており，手作りの試作品も製作されていたから，被告代表者は甲１契約の締結前から，その課題の解決に向けた検討をしていたとは認められる。また，巻鉄心（鋼板コイル）をコイルボビンに係止して固定するという巻鉄心特許の基本原理を着想したのが被告代表者であることは上記認定のとおりであり（このことは原告代表者も甲３４で認めている。），上記認定事実からすると原告代表者がＷＢトランスの開発に関与したのは専らコイルボビンについてであったと認められることを考慮すると，従来は鉄心メーカーが納品前に切除していた鋼板コイルの内巻端の屈曲部をそのまま残して利用するとの点も，上記のような課題を認識し，変成器を製作する全工程に関わっていた被告代表者が着想したものであると認めるのが合理的である。しかし，時期的な側面を見ると，巻鉄心の係止部やコイルボビンの係止用切込が記載された甲１契約の締結前に作成された図面等の書証はないし，甲１契約の締結後，間もなくされた本件基礎出願の願書に添付された明細書や図面にもこれらに関することは記載されておらず，その後に製造に向けて平成６年１０月に作成されたコイルボビンの完成図や同年１１月に製作されたコイルボビンの金型にも係止用切込は設けられていない。これらからすると，少なくとも同年１０月以前に，コイルボビンに係止用切込を設けることを含めた巻鉄心に係る発明が完成されていたと認めることは困難である（なお，被告は巻鉄心特許がコイルボビン側に専用の係止用切込が設けられることを要求しないと主張しているが，巻鉄心特許の請求項の内容（上記１(4)ウ参照）に照らせば，同特許はコイルボビンの係止用切込の存在を前提とするものと認められ，被告の上記主張を採用することはできない。）。他方，本件で提出された証拠上，コイルボビンの係止用切込に関する資料が現れるのは，平成７年２月２３日に被告代表者が原告代表者に金型図面の修正を求めたファックス（乙１６）においてであるから，それまでには，コイルボビンに係止用切込を設け，これに巻鉄心（鋼板コイル）の端部の屈曲部を係止させるという巻鉄心特許に係る発明は完成していたと認められる。そして，被告代表者が上記ファックスで詳しい趣旨の説明なくコイルボビンの係止用切込を図面に加えるよう求めたのに対し，原告代表者が早くも同ファックスを受領した翌日に，特段の協議なくコイルボビンの係止用切込の位置等を修正した図面（乙１８）を作成して被告に送付していることからすると，それ以前から原告代表者と被告代表者との間ではコイルボビンに係止用切込を設けることについて協議がされていたと考える方が合理的である。
なお，原告代表者は，巻鉄心の先端の屈曲部及びコイルボビンの係止用切込の形状をＬ字型とし，コイルボビンの係止用切込の位置と向きを時計回りでも反時計回りでも係止される本件優先権出願の図面中の図１７記載の位置とし，巻鉄心の先端の屈曲部の幅を約２cmとすることは，原告代表者自身が考案したものであると陳述する（甲３４）。しかし，鋼板コイルの製造工程で内巻端に台形状の屈曲部が形成されることは，ＳＣトランスの時代からあったことであり，それをそのまま利用するとの着想は上記のとおり被告代表者がしたものと認められるから，原告代表者の関与は，専らそれを係止するコイルボビン側の係止用切込の開発にあったと認めるのが相当である。また，コイルボビンの係止用切込の位置と向きについては，原告代表者が考案し，本件優先権出願の図面に取り入れられたのだとしても，位置と向きの点は巻鉄心特許に係る請求項の内容とされていないから，いずれにしても特許法上その実施許諾に原告の同意は要求されない。
(2)以上からすると，巻鉄心特許に係る発明は，甲１契約の締結後にされたと認められるが，被告は，甲１契約にいう「本発明」は改良発明を念頭に置いていたとして，巻鉄心特許も甲１契約の適用対象となるなどと主張していることから，次にその主張について検討する。
ア確かに，甲１契約では，その別紙の記載内容を踏まえると，平成６年５月３１日に特許出願予定の発明をもって「本発明」と定義付けているようにも読める。
イしかし，甲１契約が締結されたのは本件基礎出願の前であり，発明の名称も仮称とされていたように，特許の内容だけでなく，その出願の内容さえ確定していたわけではなかったと考えられる。
また，甲１契約は，川鉄電設と原告がＷＢトランスの事業を開始し，同契約にいう「本発明」に基づく製品を製造，販売することを予定して締結された契約である（甲１，３４，乙２３）が，契約締結の時点では金型さえ製作されておらず，ＷＢトランスの製品化・量産化に向けた検討が終了していたわけではなかった。特に，ＷＢトランスを開発するに至ったのは，上記認定のとおり，ＳＣトランスに製造効率の課題やコスト面の問題があり，それらを解決するためであったから，甲１契約の締結後も，そのような観点からコストを抑えつつ，効率的にＷＢトランスの製品を量産するために必要な検討をし，当初の発明に必要な改良を加えるなどしていくことが予定されていたことは明らかである（原告代表者も尋問でそれを認めている。）。
以上のことを踏まえると，甲１契約にいう「本発明」の内容が当初の出願内容に限定されるというのは必ずしも合理的なものとはいえず，現に，本件契約２（甲１５）では，甲１契約書の別紙に記載されていない平成６年６月２４日出願の意匠登録出願も対象として追加されている。


ウそこで，巻鉄心特許の内容を見ると，そもそも巻鉄心特許は，変成器の本質的構成要素である巻鉄心に係止部を設けるとともに，コイルボビンに係止用切込を設けることによって，巻鉄心をコイルボビンの鉄心巻込部に対して固定する作業の作業性を向上させるものであるが，巻鉄心を固定する必要性はＳＣトランスにおいても存しており，巻鉄心特許はＳＣトランスとは異なる方法で巻鉄心を固定することを目的としたものにすぎない。また，係止部が設けられた巻鉄心の内周側の端部が最先端に向けて狭幅となる形状であることは，巻鉄心用の鋼板コイルの製造のための加工から生じたものにすぎなかった。そして，甲１契約の締結前から，トランス製造の自働化に伴い，鉄心内巻端の形状をどうするかということが課題として認識されていた。以上のことを総合すると，原告が主張するように巻鉄心特許が革新的なものであることを考慮しても，同特許は，ＷＢトランスの製品化・量産化に向けた検討の過程で，本件基礎出願に係る発明に加えられた改良にとどまるものと認めるほかないというべきであり，同特許を甲１契約の適用対象とすることが不合理であるとはいえない。
エ次に，事後の状況を見ると，上記１のとおり，甲１契約の後にされた本件基礎出願では，請求項１ないし５を変成器の発明とし，それに対応する形で請求項６ないし１０をコイルボビンの発明としているが，このような請求項の構成は，本件基礎出願に係る権利の共有関係のうち，トランス全体は川鉄電設の単独保有とし，コイルボビンについてのみ川鉄電設と原告の共有とするとの甲１契約の規律によく整合している。このことからすると，このような請求項の構成は，甲１契約に基づき，原告の内部的な共有持分権の対象をコイルボビンの発明の実施（すなわち，コイルボビンの製造，販売等）に限定することを明確にする趣旨に出たものと解される。そして，このような甲１契約の規律とそれに基づく請求項の構成は，ＷＢトランスの開発過程における原告代表者の関与が専らコイルボビンの開発にあり，ＷＢトランスの製造体制における原告の担当もコイルボビンの製造にあったことを反映したものであると考えるのが合理的である。
そして，このような請求項の構成の仕方は，本件優先権出願にも引き継がれており，その請求項１ないし１０を変成器の発明とし，それに対応する形で請求項１１ないし２０をコイルボビンの発明としており，そのうち請求項１０と請求項２０が，巻鉄心を構成する電磁鋼板の端部の係止部をコイルボビンの係止用切込に係止させる発明を，それぞれ変成器の発明，コイルボビンの発明として構成したものである。このことからすると，本件優先権出願においても，甲１契約の規律を前提とし，本件基礎出願には含まれなかった発明（上記の請求項１０及び２０のほか，請求項８及び１８もこれに当たる。）についても，甲１契約の規律に従わせる趣旨であったと解するのが相当である。
そして，以上のことを踏まえて検討すると，巻鉄心特許に係る本件分割出願の源となった本件優先権出願の請求項２１は，上記の請求項１０及び２０と同内容の発明を巻鉄心の発明として構成したものであり，これは，巻鉄心をコイルボビンに固定する発明における原告代表者の関与が専らコイルボビンの係止用切込の開発にあったことや，ＷＢトランスの製造体制において巻鉄心用の鋼板コイルの製造は川鉄電磁鋼板株式会社が担当することを予定していたこと（なお，その後，鋼板コイルの製造担当は日本磁性材工業に代わったが，そこでは，上記認定のとおり，川鉄電設による材料の購入先の指定と品質管理の下，川鉄電設の承認する近畿変成器工業会加盟社への販売のみが認められるというものであるから，川鉄電設による自己実施にも等しく，状況に大きな変更はないといえる。）から，甲１契約の規律を前提に，巻鉄心の発明の実施（すなわち巻鉄心の製造，販売等）を原告の内部的な共有持分権の対象から外すことを明確にする趣旨であったと認めるのが相当である。以上からすれば，本件優先権出願は，甲１契約の規律を前提とするものであったと認められる。
オまた，原告及び川鉄電設は，平成７年８月１０日，甲１契約に基づく外国出願に関する合意をする際，外国出願する工業所有権を，本件基礎出願に係る特許から本件優先権出願に係る特許に変更する旨を明記している。確かに，この合意は本件優先権出願がされた後，外国出願をしようとする段階で，外国出願に関してされた合意にすぎないから，これが直ちに甲１契約にいう「本発明」の範囲に直接影響を及ぼすことにはならない。しかし，甲１契約は特許出願しようとする発明の帰属や実施に関する契約であり，その性質上，国内の出願と外国出願とでその適用範囲を異にするというのは不自然である。また，本件優先権出願は，本件基礎出願に基づき特許法４１条１項よる優先権を主張してされた特許出願であり，そのままいけば同法４２条１項により１年３か月後には本件基礎出願は取り下げたとみなされることになるから，甲１契約の当事者において，本件優先権出願を本件基礎出願に代わるものとして扱うことは自然なことである。これらからすると，上記の外国出願に関する合意は，「本発明」に改良発明等も含まれることを前提として，外国出願をする発明の内容を確認・明確化したものと理解することができる。
なお，本件優先権出願後に作成された本件契約２の契約書（甲１５）では，甲１契約が対象とする工業所有権として，本件優先権出願ではなく本件基礎出願が記されているが，同契約書が作成されたのは本件優先権出願の約２週間後であるから，以前から準備されていた文面が修正されないままとなったにすぎないと考えても不合理ではない。
カ以上に加え，原告が，本件契約１の存在を認識しながら，変成器・コイルボビンの特許が存続期間満了により消滅した平成２７年３月まで２０年近くもの間，川鉄電設及び被告に対して何らの異議を述べたことがないことも，甲１契約の規律により，原告が巻鉄心特許について内部的な共有持分権を有しないと解することと整合的である。
キ以上からすると，巻鉄心特許に係る発明は甲１契約にいう「本発明」に含まれ，同発明に甲１契約が適用されると解するのが相当である。これに対し，原告は種々の主張をするが，いずれも上記に照らして採用できない。(3)原告は，巻鉄心特許に甲１契約が適用されるとしても，巻鉄心特許に係る発明は「コイルボビン」に関する発明に当たるから，なお原告は巻鉄心特許について内部的な共有持分権を有すると主張する。


確かに，巻鉄心特許に係る発明はコイルボビンの係止用切込の存在を前提とするものではあるが，上記判示のとおり，巻鉄心に係止部を設ける発明であり，コイルボビンに係止用切込を設ける発明は別途変成器・コイルボビン特許の内容として特許登録されているから，巻鉄心特許に係る発明がコイルボビンに関する発明に当たるとはいえない。
(4)以上より，原告は甲１契約において，川鉄電設が巻鉄心特許について実施許諾するのに原告の同意を不要とする旨合意したと認められる。したがって，甲１契約の契約上の地位を承継した被告が日本磁性材工業に実施許諾するのにも原告の同意は不要であり，この同意が必要であることを前提とする本件契約１に係る請求は，争点２及び３について判断するまでもなく，理由がないこととなる。４争点４（原告は本件契約２において，フレーム特許の実施料を支払う合意をしたか（フレーム実施料がフレーム特許の実施料を含んでいるか））について(1)原告は本件契約２の３条で定められたフレーム実施料がフレーム特許の実施料であると主張し，原告代表者はこれに沿う供述をしている。ア確かに，本件契約２が締結されるよりも前にフレーム特許の出願がされており，本件契約２に基づき製造，販売されるフレームにはフレーム特許の実施品が含まれていた。
しかし，原告代表者が本件契約２の締結時点で，川鉄電設がフレーム特許の出願をしたことを知っていたにもかかわらず，その契約書では，その文言上，フレーム特許には何ら触れられていないし，フレーム実施料の定めの前提として，特許権者である川鉄電設が原告に対してフレーム特許の実施を許諾する旨が明記されているわけではなく，フレーム実施料がその実施許諾の対価であるともされていない（甲１５の１。本件契約１の２条１項，５条１項，９条対照）。また，フレーム特許の存続期間と本件契約２の契約期間を一致させたり，フレーム特許の不登録に備えた条項が設けられたりすることもなかった（甲１５の１の８条参照。甲１契約の１０条対照）。そして，フレーム実施料の対象とするフレームについては，フレーム特許の実施品かどうかなどというフレーム特許と関連付けた基準ではなく，単に協議の上決定することとされた。これらのように，本件契約２の契約書上，同契約がフレーム特許の存在を前提とし，それと関連付けていることは全くうかがえない。これに関して，本件契約２の３条ではコイルボビンの販売に係る実施料についても定められているところ，このコイルボビンについては，甲１契約書に基づくものであるとされた上で，さらに本件基礎出願の出願番号を明記することによって特定されており（上記第２の２の前提事実(4)イ），本件契約２が変成器・コイルボビン特許の実施品であるコイルボビンに適用されることが一義的に定められていた。同一の契約書のしかも同一の条項で定められているコイルボビンについてはこのように規定されていることに照らすと，これと異なる規定とされているフレームは特許の実施品に限らないと解するのが自然で，整合的である。なお，原告は，本件契約２の契約書にコイルボビン式巻鉄心変圧器用に「開発したフレーム」と記載されていることを指摘しているが，「開発」という文言が直ちに特許を意味するわけではないし，その契約書には「フレーム等」と記載されているから，上記変圧器用に開発されたフレームだけが本件契約２の適用対象であると解することもできない。
以上より，原告代表者の上記供述は，本件契約２の契約書の内容と整合的とはいえない。
イ他方で，被告は，フレーム実施料が，他企業と競合することなくフレームを販売して利益を得ることができる地位に就けてもらったことの対価である旨主張し，被告代表者はこれに沿う供述をしていることから，この点についても検討しておく。
(ｱ)確かに，原告代表者はコイルボビンの設計に当たって製造効率のよい方法を考案するなどし（甲３４，乙５，原告代表者６頁，７頁），ＷＢトランスの開発に当たって原告代表者が果たした役割は小さくなかった。また，証拠（甲３４，原告代表者３頁，４３頁）及び弁論の全趣旨によれば，原告代表者は近畿変成器工業会の事務局長を務めていたところ，同会に加盟する企業がＷＢトランスの製造トランスメーカーとなるに際して，相当尽力したことも認められる。(ｲ)もっとも，上記認定事実によれば，ＷＢトランスの製造，販売事業に関与する業者やトランスメーカーは，いずれも川鉄電設や被告と契約を締結した上で事業に関与しており，原告や日本磁性材工業が製造したコイルボビン，フレーム及び鉄心の販売先に加え，日本磁性材工業が製造する鉄心の材料の購入先に至るまで，川鉄電設や被告が承認・指定することとされていた。そして，変成器の本質的構成要素であるコイルボビンと巻鉄心については，変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許が登録されており，ＷＢトランスを製造するに当たってはこれらの特許に係る発明が実施されていたから，上記のように選定された業者やトランスメーカーは，少なくとも変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許の存続中，川鉄電設及び被告の下で，事実上，独占的に対象物を製造，販売することができたことになる。
以上のような事業形態が採用されていたことは，甲１契約及び本件契約２からもうかがうことができる。すなわち，甲１契約では，特許権のうちコイルボビンに関する部分について，内部的にも両者の共有とされたから，本来であれば共有者である原告が自由に特許に係る発明を実施することができるはずのところ（特許法７３条２項），原告は川鉄電設との間の契約によって，コイルボビンの販売先を川鉄電設の承認を受けた先に限定したり，川鉄電設に対してその販売価格の３％を実施料として支払うことを要するものとしたりしている。これは特許法の原則を修正したものであるが，このような修正がされたのは，原告にとって，川鉄電設及び被告の下で，事実上，独占的にコイルボビンを製造，販売することができ，特許法上は支払う必要のない実施料を支払ったとしても十分合理性が認められるためであった。(ｳ)以上の認定・判断を踏まえてフレームについて検討すると，フレームは巻鉄心をコイルボビンに保持して固定し，ＷＢトランスを機械の内部等に取り付けるための器具であるから，ＷＢトランスを製造，販売するのに必要不可欠な物である。そして，その性質上，フレームが独立の商品として一般ユーザーに販売されることは想定し難く，事実上，フレームを購入するのはＷＢトランスの製造トランスメーカーに限られ，上記認定のとおり，そのメーカーは，少なくとも変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許の存続中，事実上，独占的にＷＢトランスを製造，販売することができる立場にあった。そうすると，フレームの製造，販売業者に選定されると，少なくとも変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許の存続中，川鉄電設及び被告の下で，事実上，独占的にフレームを製造，販売することができることとなる。


以上の事実を踏まえると，川鉄電設ないし被告の下で構築されたＷＢトランスの製造販売体制の下で，原告がフレームを事実上，独占的に製造，販売する地位を与えられ，安定した収益を得られることに対する対価を支払うのは経済的に合理的なことであって，このことは，原告がコイルボビンの独占的な製造，販売に係る実施料を支払っていたことや，原告がフレーム特許の消滅後もフレーム実施料の支払を続け，変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許が存続期間満了により消滅し，独占的な製造販売体制の基礎が崩れて初めて，フレーム実施料の支払について異議を述べ始めたこととも整合的に理解することができる。
(ｴ)さらに，被告代表者の上記供述は原告の行動とも整合的である。すなわち，原告代表者は本件契約２が締結された時点でフレーム特許が出願されたことを知っていたにもかかわらず，フレーム特許の具体的内容を確認せず，そればかりか，原告は本件契約２の締結後，フレーム特許の実施品でないフレームを製造するために，自ら製作費用を追加負担して金型を製作し，フレーム特許の実施品でないフレームを製造，販売しており，この際にもフレーム特許の実施品を製造するための金型であるのかを確認しなかった。そして，上記認定のとおり，原告はその金型で製造したフレームについても，本件契約２で定められたとおりフレーム実施料を支払っていた。これらの原告の行動は，フレーム実施料がフレーム特許の実施料であることと整合せず，むしろ原告はフレーム特許の実施品かどうかとは関係なく，単に自らフレームを製造するために一貫して行動してきたものと認められる。また，川鉄電設や被告と原告は，本件契約２の締結後にフレーム特許の実施品でないフレームを製造するための金型を製作しながら，これに関する契約書等を作成していなかったところ，それまで両者の間では契約書・合意書等が細かく作成されていたことに照らせば，本件契約２等の当初の契約・合意が適用される前提であったため本件契約２の締結後に契約書等が作成されなかったと認めるのが自然である。この点について原告は，フレーム特許の実施品でないフレームを製造するための金型について，使用料を支払うことは合意したが，フレーム実施料を支払うことは合意していないなどと主張している。しかし，このように分離して考えることは，上記認定のとおり，フレーム実施料の対象を，共同投資をする金型を使用して製造・販売するフレームとしたことと整合的ではなく，むしろ，上記認定の経緯からは，本件契約２の３条で定められた協議がされ，フレーム特許の実施品でないフレームもフレーム実施料の対象とされたものと推認される。原告は原告の従業員が本来支払う必要のないフレーム実施料を支払ってしまったと主張しているが，上記認定の金型の製作やフレームの製造，販売の経過によると，原告代表者がフレームの実施品とそうでないフレームとを区別していたことはうかがえないから，原告の上記主張は採用できない。
ウ以上の認定・判示を踏まえると，原告代表者の上記供述を採用することはできず，他方で，被告代表者の上記供述は採用することができ，これによると，フレーム実施料は，フレーム特許の実施許諾に対する対価ではなく，原告が事実上，独占的にフレームを製造，販売することができることに対する対価と認められる。(2)以上より，原告が本件契約２において，フレーム特許の実施料を支払う合意をした（フレーム実施料がフレーム特許の実施料を含んでいる）とは認められない。
５争点５（原告が本件契約２においてしたフレーム実施料を支払う合意は公序良俗に反して無効か）について
(1)原告は，本件契約２のフレーム実施料がフレーム特許の実施料でないならば，これを支払う合意が独占禁止法の禁止する拘束条件付取引に該当すると主張している。
本件で原告が不当利得として返還請求しているのは，フレーム特許に係る特許権の消滅後，変成器・コイルボビン特許及び巻鉄心特許に係る特許権の消滅前に支払ったフレーム実施料であるから，その期間中にもフレーム実施料を支払うことを要するとの合意が原告の事業活動を「不当に」拘束するものかということが問題となる。
そこで，この点について検討すると，上記２で認定したとおり，本件のＷＢトランスの製造，販売事業の形態やフレームの性質に照らせば，フレームの製造，販売業者に選定されると，少なくとも変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許の存続中，事実上，独占的にフレームを製造，販売することができることになるのであるから，原告が少なくとも変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許の存続中，川鉄電設ないし被告の下で構築されたＷＢトランスの製造販売体制の下で，事実上，独占的にフレームを製造，販売することができ，安定的な収益を得られることに対する対価としてフレーム実施料を支払うことは経済的に合理的なことと認められる。そうすると，少なくとも変成器・コイルボビン特許と巻鉄心特許の存続中，原告がフレーム実施料を支払うことを要するとの合意が，原告の事業活動を「不当に」拘束する条件をつけた取引に当たるものということはできない。(2)したがって，原告の主張はその前提を欠き，採用できないから，本件契約２に係る請求は，争点６について判断するまでもなく，理由がないこととなる。
６結論
以上によれば，原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官
髙     松     宏     之
裁判官
野     上     誠     一
裁判官
大     門     宏   一   郎


平成２８年６月２３日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第１０４５８号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成２８年５月１９日
判決
原           告株式会社ポニーキャニオン原           告株式会社ソニー・ミュージッ
クレーベルズ
原           告エイベックス・ミュージッ
ク・クリエイティヴ株式会社
原           告株式会社ジェイ・ストーム
上記４名訴訟代理人弁護士尋木浩司
林   幸平
亀井英樹
塚本智康
笠島祐輝
田   修一郎
松木信行
石坂大輔
前田哲男
中川達也
福田祐実
被           告Ｋ   ＤＤＩ   株式会   社
同訴訟   代理人   弁護士    光石俊郎
光石春平
主文
１被告は，別紙対象目録記載番号１～４の「原告」欄記載の各原告に対し，同欄に対応する「日時」欄記載の日時頃に●（省略）●というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名，住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要
本件は，レコード製作会社である原告らが，一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し，原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し，被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより，原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）４条１項に基づき，被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
１請求原因（原告らの主張）
⑴ア別紙対象目録記載番号１～４の「レコード製作者」欄記載の者は，同欄に対応する「実演家」欄記載の実演家が歌唱する「楽曲」欄記載の楽曲を録音したレコード（以下「本件各レコード」と総称する。）を製作の上，「発売年月日」欄記載の日に「ＣＤ（商品番号）」欄記載の商業用１２センチ音楽ＣＤに収録して日本全国で販売したものである。イ原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズは，平成２６年４月１日，株式会社エピックレコードジャパンを吸収合併した。
ウエイベックス株式会社は，平成１０年４月１日にエイベックス・ディー・ディー株式会社を吸収合併した後，平成１６年１０月１日に商号変更した上でエイベックス株式会社（平成１７年４月１日にエイベックス・エンタテインメント株式会社に商号変更）を新設分割し，エイベックス・エンタテインメント株式会社は平成２６年７月１日に原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社（当時の商号はエイベックス・マーケティング株式会社）に吸収分割して，それぞれ別紙対象目録記載番号３の「楽曲」欄記載の楽曲に関する送信可能化権を含む音楽映像事業の権利義務を承継させた。
⑵ＩＰアドレス（インターネットプロトコルアドレス）●（省略）●（以下「本件ＩＰアドレス」という。）の割当てを受けてインターネットに接続してファイル共有ソフトウェアであるＧｎｕｔｅｌｌａと互換性のあるソフトウェアを用いた何者かは，前記各楽曲をｍｐ３ファイル形式に変換，複製して音楽ファイルを作成し，別紙対象目録記載番号１～４の「日時」欄記載の日時に，同欄に対応する「楽曲」欄記載の各楽曲に係る上記音楽ファイルを，不特定の他の上記ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置いた。
⑶被告は，上記日時に被告の提供するインターネット接続サービスを利用して本件ＩＰアドレスの割当てを受けてインターネットに接続していた者（以下「本件各契約者」という。）についての住所，氏名及び電子メールアドレスの情報（以下「本件発信者情報」という。）を保有している。したがって，被告はこの情報に関してプロバイダ責任制限法４条１項の「開示関係役務提供者」に当たる。
⑷原告らは，本件各契約者に対し，本件各レコードについて有する送信可能化権の侵害に基づく損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるが，本件各契約者の氏名，住所等が不明であるため，本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
２請求原因に対する認否（被告の主張）
請求原因⑴は不知，同⑵のうち本件ＩＰアドレスを用いた電気通信の存在は認め，その余は不知，同⑶は認め，同⑷は争う。
第３当裁判所の判断
１請求原因について
⑴後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，請求原因⑴ア（甲３の１～４），イ（甲９）及びウ（甲１０～１９）並びに⑵（甲２の１～４，甲７，８）の事実が認められる。
上記事実関係によれば，別紙対象目録の「日時」欄記載の日時に本件ＩＰアドレスを用いてインターネットに接続していた本件各契約者は，Ｇｎｕｔｅｌｌａ及びこれと互換性のあるソフトウェアのネットワークを介して前記各音楽ファイルを多数の者に対し送信可能な状態にしていたものであるところ，本件において，著作権法１０２条１項により準用される同法３０条以下に定める著作隣接権の制限事由が存在することはうかがわれないから，本件各契約者が各原告の本件各レコードに係る送信可能化権（同法９６条の２）を侵害したことが明らかである。
⑵以上に説示したところによれば各原告は本件各契約者に対して著作隣接権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使し得るところ，本件各契約者の氏名，住所等を覚知する手段が他にあるとうかがわれないから，本件発信者情報を有し，この情報に関しプロバイダ責任制限法４条１項の「開示関係役務提供者」に当たる（請求原因⑶。当事者間に争いがない。）被告に対し，その開示を受けるべき正当な理由がある（請求原因⑷）ということができる。
２結論
以上によれば，各原告の請求はいずれも理由があるから，これを認容することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官長谷川     浩   二
裁判官萩   原孝基
裁判官中   嶋邦人


平成２７年１０月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ワ）第１１５５７号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２７年８月２７日
判            決
原              告    株式会社クローバー
同訴訟代理人弁護士    西   博生
同補佐   人弁理   士    鈴木由   充
被              告      株式会   社ＬＥ   Ｃ
同訴訟代理人弁護士      松本   司
同                      田上洋   平
同訴訟代理人弁理士      森脇正   志
同補佐   人弁理   士      繁   雅裕
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１１５１万６２０６円及びこれに対する平成２６年１２月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠権を有していた原告が，被告が販売する製品に係る意匠が原告の意匠権に係る意匠と類似し，原告の意匠権を侵害すると主張して，被告に対し，意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として，平成２５年４月１日から平成２６年１１月３０日までの損害賠償金１１５１万６２０６円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年１２月１２日から支払済みまで，民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお，原告の有する意匠権の存続期間は，平成２６年１２月１７日に満了している。
２前提事実（争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)原告は，合い鍵用鍵材，各種の錠などの製造，販売を目的とする株式会社である。
被告は，電気工事，ロッカーの販売，設置等を目的とする株式会社である。(2)原告は，次の意匠権（以下「本件意匠権」といい，その登録意匠を「本件意匠」という。）を有しており（甲１，２），意匠公報に掲載された図面は，別紙意匠図面のとおりである（甲３）。
登録番号            意匠登録第１０６５３５１号出願番号            意願平１０－３０５１５号出願日              平成１０年１０月２０日登録日              平成１１年１２月１７日意匠に係る物品      ロッカー用ダイヤル錠付き把手
(3)類似意匠
本件意匠には，次の類似意匠（以下「本件類似意匠」という。）が登録されており（甲１，４），意匠公報に掲載された図面は，別紙類似意匠図面のとおりである（甲５）。
登録番号          意匠登録第１０６５３５１号の類似意匠登録第１号出願番号          意願平１０－３５８７９号出願日            平成１０年１２月１１日登録日            平成１１年１２月１７日
意匠に係る物品   ロッカー用ダイヤル錠付き把手
(4)被告の行為
被告は，業として，「Ｍｙプラロッカー」の商品名で，別紙被告製品目録及び別紙「つまみ及び周辺部分の拡大図」に記載のロッカー用ダイヤル錠付き把手（以下「被告製品」といい，同製品に係る意匠を「被告意匠」という。）が組み込まれたセキュリティＢＯＸ及びパーソナルロッカーを販売している。
３争点
(1)被告意匠は本件意匠と類似するか。
(2)原告の損害額
第３争点に関する当事者の主張
１被告意匠は本件意匠と類似するか（争点１）
【原告の主張】
(1)本件意匠の構成
ア基本的構成態様
本件意匠は，手がかり部を有する筐体にダイヤル錠が一体に組み込まれたものであり，基本的構成態様は次のとおりである。
(ｱ)筐体は，前面部と本体部とを一体に備えている。a前面部の外形は正面から見て縦に長い矩形状である。b本体部は前面部の後方へ突き出ており，ラッチとデッドボルトとが突出する。
(ｲ)手がかり部は，前面部において開口する凹部よりなる。(ｳ)ダイヤル錠は，手がかり部と横並びに配置されている。(ｴ)ダイヤル錠は，前面プレート上にダイヤル操作部とつまみとが配置されてなるものである。
イ具体的構成態様
(ｱ)筐体
前面部の上端部位置に横に長い矩形状の名札入れが設けられている。
(ｲ)手がかり部
ａ手がかり部の凹部は，前面部における開口部分が縦に長い矩形状である。
ｂ前面部における開口部分は，幅がダイヤル錠の前面プレートの幅よりやや短く，長さが前面プレートの長さよりやや短い矩形状である。
(ｳ)ダイヤル錠
ａダイヤル錠の前面プレートは縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部を有する。
ｂダイヤル操作部は，突部の位置に４個のダイヤルが突部の長さ方向に沿って一定の間隔ごとに整列配置されてなる。
ｃ各ダイヤルは，横向きであって突部と直交している。ｄつまみは，突部の上方位置であって４個のダイヤルの列上に配置されている。
ｅつまみは，正面から見た形状が円形であり，直径は各ダイヤルの幅とほぼ一致している。
ｆつまみは，直径に沿って突出する操作部を有する。
ウ要部
本件意匠の要部は，正面側から見た筐体の形状に加えて，手がかり部及びダイヤル錠（ダイヤル操作部を構成する４個のダイヤルとつまみ）の形状と配置とにあり，具体的には，縦に長い矩形状の手がかり部を有する縦に長い矩形状の筐体の前面部に，手がかり部の前面部における開口部分と横並びに縦に長いダイヤル錠が組み付けられると共に，ダイヤル操作部を構成する４個のダイヤルとつまみとが縦並びに配置されている構成態様にある。
名札入れは，本件類似意匠にはないものであり，本件意匠と本件類似意匠との共通点を考慮したとき，本件意匠の要部を構成するものではない。
(2)被告意匠の構成
ア基本的構成態様
被告意匠は，手がかり部１を有する筐体２にダイヤル錠３が一体に組み込まれたものであり，その基本的構成態様は次のとおりである。(ｱ)筐体２は，前面部４と本体部５とを一体に備えている。a前面部４の外形は正面から見て縦に長い矩形状である。b本体部５は前面部４の後方へ突き出ており，ラッチ６とデッドボルト７とが突出する。


(ｲ)手がかり部１は，前面部４において開口する凹部よりなる。(ｳ)ダイヤル錠３は，手がかり部１と横並びに配置されている。(ｴ)ダイヤル錠３は，前面プレート８上にダイヤル操作部９とつまみ１０とが配置されてなるものである。
イ具体的構成態様
(ｱ)手がかり部１
ａ手がかり部１の凹部は，前面部４における開口部分１１が縦に長い矩形状である。
ｂ前面部４における開口部分１１は，幅がダイヤル錠３の前面プレート８の幅とほぼ一致し，長さが前面プレート８の長さとほぼ一致する矩形状である。
(ｲ)ダイヤル錠３
ａダイヤル錠３の前面プレート８は縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部１２を有する。ｂダイヤル操作部９は，突部１２の位置に４個のダイヤル１３が突部１２の長さ方向に沿って一定の間隔ごとに整列配置されている。ｃ各ダイヤル１３は，横向きであって突部１２と直交している。ｄつまみ１０は，突部１２の上方位置であって４個のダイヤル１３の列上に配置されている。
ｅつまみ１０は，正面から見た形状が円形であり，直径は各ダイヤル１３の幅とほぼ一致している。
ｆつまみ１０は，外周面に凹凸のある操作部１４を有する。
(3)本件意匠と被告意匠の類否
ア共通点
被告意匠を本件意匠と対比すると，本件意匠の要部を含む全体の共通点は，以下のとおりである。
(ｱ)基本的構成態様の共通点
ａ筐体２は，前面部４と本体部５とを一体に備えている。(a)前面部４の外形は正面から見て縦に長い矩形状である。（b）本体部５は前面部４の後方へ突き出ており，ラッチ６とデッドボルト７とが突出する。
ｂ手がかり部１は，前面部４において開口する凹部よりなる。ｃダイヤル錠３は，手がかり部１と横並びに配置されている。ｄダイヤル錠３は，前面プレート８上にダイヤル操作部９とつまみ１０とが配置されてなるものである。
(ｲ)具体的構成態様の共通点
ａ手がかり部１
(a)手がかり部１の凹部は，前面部４における開口部分１１が縦に長い矩形状である。
(b)ダイヤル錠３
①ダイヤル錠３の前面プレート８は縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部１２を有する。②ダイヤル操作部９は，突部１２の位置に４個のダイヤル１３が突部１２の長さ方向に沿って一定の間隔ごとに整列配置されてなる。
③各ダイヤル１３は，横向きであって突部１２と直交している。④つまみ１０は，突部１３の上方位置であって４個のダイヤル１３の列上に配置されている。
⑤つまみ１０は，正面から見た形状が円形であり，直径は各ダイヤル１３の幅とほぼ一致している。
イ差異点
(ｱ)基本的構成態様の差異点
被告意匠は本件意匠と基本的構成態様において差異はない。
(ｲ)具体的構成態様の差異点
ａ本件意匠では，筐体の前面部の上端部位置に横に長い矩形状の名札入れが設けられているが，被告意匠では，そのような名札入れは設けられていない（以下「差異点１」という。）。
ｂ本件意匠では，手がかり部の前面部における開口部分は，幅がダイヤル錠の前面プレートの幅よりやや短く，長さが前面プレートの長さよりやや短い矩形状であるのに対し，被告意匠では，手がかり部１の前面部４における開口部分１１は，幅がダイヤル錠３の前面プレート８の幅とほぼ一致し，長さが前面プレート８の長さとほぼ一致する矩形状である（以下「差異点２」という。）。
ｃ本件意匠では，つまみは直径に沿って突出する操作部を有しているのに対し，被告意匠では，つまみ１０は外周面に凹凸のある操作部１４を有している（以下「差異点３」という。）。
ウまとめ
名札入れの有無は，手がかり部とダイヤル錠との位置関係に影響を与えるものではなく，手がかり部とダイヤル錠とがバランス良く整然と配置されているという印象を変更するものではない。したがって，差異点１は，上記した共通点を凌駕するほどの影響を看者に及ぼすものではない。また，本件意匠と被告意匠との手がかり部の大きさにおける差異も，手がかり部とダイヤル錠との位置関係に影響を与えるものではなく，手がかり部とダイヤル錠とがバランス良く整然と配置されているという印象を変更するほどのものではない。したがって，差異点２も，上記した共通点を凌駕するほどの影響を看者に及ぼすものではない。
なお，本件類似意匠は，本件意匠における名札入れに相当する構成がなく，また，手がかり部の構成態様も被告意匠と一致するものである。次に，本件意匠と被告意匠とのつまみの操作部における差異を検討するに，被告意匠のつまみ１０の形態はありふれており，その上，正面から見た形状が共に円形である点で一致し，その径もダイヤルの幅とほぼ一致する点で差異がない。つまみの操作部の差異は，手がかり部とダイヤル錠との位置関係に何ら影響を与えるものではなく，また，手がかり部とダイヤル錠とがバランス良く整然と配置されているという印象を変更するものではない。したがって，差異点３も上記した共通点を凌駕するほどの影響を看者に及ぼすものではない。
以上のとおりであるから，本件意匠と被告意匠とは，差異点の存在にかかわらず，全体として，看者に対して共通の美感を与えるものであると認められ，被告意匠は本件意匠及びこれに類似する意匠の範囲に含まれるものである。
(4)被告の主張に対する反論
ア名札入れは，基本的構成態様ではない。
名札入れは，ロッカー用ダイヤル錠付き把手の付加的な構成要素であって，本件意匠の骨格をなす形態を構成するものではない。また，本件類似意匠に名札入れは存在しない。
イ本件意匠の出願時における公知意匠にもつまみは存在することから，つまみはそれ単独で要部を構成するものではない。


また，使用の際に操作するために視認するのはつまみだけではなく，４個のダイヤルも手がかり部も同様であり，被告の主張は当を得ない。ウ本件意匠登録出願時に既に存した公知意匠（甲１０ないし１２。意匠登録第４８２７９３号，同号の類似１及び第１０２９２４９号に係る各意匠公報）を参酌し，本件意匠と共通する点を考慮すると，本件意匠の要部は，正面側から見た筐体の形状や，手がかり部及びダイヤル錠の形状だけでなく，こうした構成部分を組み合わせた配置の仕方も含むものであり，こうした配置が生み出す美感が新規であると判断されて本件意匠登録に至ったものであって，つまみ及びその周辺部の形状や構成態様だけが本件意匠の要部を構成するというものではない。本件意匠出願時，各構成要素が集まって一つのまとまりのある意匠を構成している公知意匠は存在せず，その点に特徴を有し，新規性があったからこそ，本件意匠の登録が認容されたのである。
この点について，被告は，後願意匠の参酌を主張するが，参酌すべきは公知意匠であり，後願意匠を参酌することはできない。エ鍵穴を有するダイヤル錠は，本件意匠の出願当時一般に知られており，格別需要者の注意を惹くというものではなかった。また，この鍵穴は，需要者が解錠符号列を忘れてしまったときなどに，管理者により応急処理的に使用されるものであり，需要者がこの鍵穴へ鍵を挿入して操作することはないから，需要者の注意を惹くということはない。
【被告の主張】
(1)本件意匠の構成態様
ア基本的構成態様
本件意匠は，手がかり部を有する筐体にダイヤル錠が一体に組み込まれたものであることは認める。
原告の主張(1)ア(ｱ)ないし(ｴ)は認める。
ただし，(ｱ)ｃとして，「前面部の上端部位置に横に長い矩形状の名札入れが設けられている」点も，基本的構成態様に加えるべきである。
イ具体的構成態様
原告の主張(1)イ(ｱ)は否認する。名札入れは，基本的構成態様に当たり，その具体的構成態様としては，「名札入れは，前面部上縁に達する扁平な直方体状の凹部が形成されると共に，当該凹部の左右に溝が形成されている。」，「名札入れの上下長さは前面部の上下長さの約５分の１を占める」とすべきである。
同(ｲ)ａは認める。
同(ｲ)ｂは否認する。
ｂは，「前面部における開口部分の幅は，ダイヤル錠の前面プレートの幅より狭く，前面プレートの約６割の幅であり，長さも前面プレートより短く，前面プレートの約９割の長さである。」とすべきである。同(ｳ)ａは否認する。
ａは，「ダイヤル錠の前面プレートは縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部を有し，該突部の中央には棒状の印が描かれている。」とすべきである。
同(ｳ)ｂは認める。
同(ｳ)ｃは否認する。
ｃは，「各ダイヤルは，前面プレートに設けられた開口部から突出した外周面の長手方向が突部と直行するように，かつ，ダイヤル中央部の前面プレートからの突出高さが突部と同一の高さとなるように設けられている。」とすべきである。
同(ｳ)ｄないしｆは認める。
同(ｳ)には，次の具体的構成を追加すべきである。
gつまみは，前面プレートに埋設された円筒形の基底部と，当該基底部の直径に沿って突出する略直方体状の操作部とを有し，操作部は，基底部に向かって滑らかな凹面を形成するように基底部と一体成型されている。
ｈつまみの操作部には，正面に突出する面の上端部付近から基底部に至る棒状の印が描かれている。
ｉ正面視におけるつまみの右上約４５度の方向及び左上約４５度の方向には，それぞれ，先端を基底部の外周に接する矢尻状の印が描かれている。
ウ要部
手がかり部，ダイヤル操作部及びつまみの配置は，後願意匠（乙６ないし８，意匠登録第１３５５１４６号，同第１４４２０５３号，同第１４９９４９２号）にも見られる構成であり，ありふれたものである。他方，名札入れは，正面視において約５分の１という相当大きな面積を占めていることから，看者の注意を惹く部分であり，意匠の要部を構成する。また，つまみ及びその周辺部は，毎回つまみを操作するために視認する部位であり，看者の注意を強く惹く部分である。したがって，本件意匠の要部は，名札入れ，つまみ及びその周辺部である。
(2)被告意匠の構成態様
ア基本的構成態様
被告意匠は，手がかり部１を有する筐体２にダイヤル錠３が一体に組み込まれたものであることは認める。
原告の主張(2)ア(ｱ)ないし(ｴ)は認める。
イ具体的構成態様
原告の主張(2)イ(ｱ)のａは認める。
同(ｱ)のｂは否認する。
ｂは，「前面部４における開口部分１１の幅は，ダイヤル錠３の前面プレート８の幅より狭く，前面プレート８の約８割の幅であり，長さが前面プレート８の長さとほぼ一致する矩形状である。」とすべきである。同(ｱ)には，更に次の具体的構成を追加すべきである。ｃ手がかり部１の凹部は，正面視右内側面は背面に向かって中央に向かい緩やかに傾斜すると共に，当該傾斜の右開口始端部には段差が形成されている。
同(ｲ)のａは認める。
同(ｲ)のｂは認める。
同(ｲ)のｃは否認する。
ｃは，「各ダイヤル１３は，前面プレート８に設けられた開口部から突出した外周面の長手方向が突部１２と直交するように設けられており，ダイヤル１３中央部の前面プレートからの突出高さは突部１２の高さの約２倍である。」とすべきである。
同(ｲ)のｄないしｆは認める。
同(ｲ)には，次の具体的構成を追加すべきである。
ｇつまみ１０は，円筒形状の底部が正面に対して突出しており，当該底部の中心部に鍵穴１５を備えている。


ｈつまみ１０の上方に円弧状の切り欠き部１６を備え，切り欠き部１６の両端付近から左右に矢印１７が伸びると共に，正面視右側の矢印１７の先端には解放された錠前の印１８が施され，正面視左側の矢印１７の先端には閉鎖された錠前の印１９が施されている。ｉ上記解放された錠前の印１８は緑色，上記閉鎖された錠前の印１９は赤色に着色されている。
(3)本件意匠と被告意匠の類否
本件意匠と被告意匠とを対比すると，以下のとおり，被告意匠は，本件意匠と，要部における差異（差異点１，４）や，看者に相当程度の印象を与える差異点を有し，美観を異にするものであるから，本件意匠とは類似しない。
ア基本的構成態様における差異点
本件意匠では，筐体の前面部の上端部位置に横に長い矩形状の名札入れが設けられているが，被告意匠では，名札入れは設けられていない（差異点１）。
イ具体的構成態様における差異点
(ｱ)本件意匠では，手がかり部の前面部における開口部分は，幅がダイヤル錠の前面プレートの幅の約６割であり，長さが前面プレートの長さの約９割である矩形状であるのに対し，被告意匠では，手がかり部１の前面部４における開口部分１１は，幅がダイヤル錠３の前面プレート８の約８割であり，長さが前面プレート８の長さとほぼ一致する矩形状であり，かつ，手がかり部１の凹部は正面視右内側面は背面に向かって中央に向かい緩やかに傾斜すると共に，当該傾斜の右開口始端部には段差が形成されている点（差異点２）。
(ｲ)本件意匠におけるダイヤル錠の前面プレートに設けられた突部はダイヤル中央部の前面プレートからの突出高さと同一の高さとなっているのに対し，被告意匠では，前面プレート８に設けられた突部１２の高さは，ダイヤル１３に対して約２分の１の高さである点（差異点３）。(ｳ)本件意匠では，つまみは，前面プレートに埋設された円筒形の基底部と，当該基底部の直径に沿って突出する略直方体状の操作部とを有し，操作部は基底部に向かって滑らかな凹面を形成するように基底部と一体成型されており，操作部には，正面に突出する面の端部付近から基底部に至る棒状の印が描かれており，正面視におけるつまみの右上約４５度の方向及び左上約４５度の方向には，それぞれ，先端を基底部の外周に接する矢尻状の印が書かれているのに対し，被告意匠では，つまみは，外周面に凹凸のある操作部１４を有し，円筒形状の底部が正面に対して突出しており，当該底部の中心部に鍵穴１５を備えており，上方に円弧状の切り欠き部１６を備え，切り欠き部１６の両端付近から左右に矢印１７が伸びると共に，正面視右側の矢印１７の先端には解放された錠前の印１８が施され，正面視左側の矢印１７の先端には閉鎖された錠前の印１９が施されており，上記解放された錠前の印１８の模様は緑色，上記閉鎖された錠前の印１９は赤色に着色されている点（差異点４）。(4)原告は，筐体の形状，手がかり部及びダイヤル錠の形状を組み合わせた配置の仕方が本件意匠の要部であると主張する。しかし，要部は前記のとおり，名札入れとつまみ及びその周辺部であり，その余はありふれたものであり，要部とはなり得ない。
仮に，要部についての原告の主張を前提としても，本件意匠において大きな割合を占める名札入れの有無，原告が要部であると主張する手がかり部の差異及びダイヤル部の差異に，看者の注意を強く惹くつまみ及びその周辺部の差異からすれば，要部において差異がなかったとしても，その差異は共通点の有する美感を凌駕するものであり，全体として本件意匠と被告意匠は類似しない。特に，本件意匠からは，被告意匠が有する「つまみにおける鍵穴の存在による，一つの部品に二つの機能が融合されていることによる機能的な美感」は生じない。よって，原告の主張には理由がない。
２原告の損害額（争点２）
【原告の主張】
被告は遅くとも平成２５年４月１日から平成２６年１１月３０日までの１年８か月間にわたって被告製品を販売しており，その販売数は，少なくとも１年間に１万個，通算で１万６６６６個である。
原告は，原告製品を年間１２万個以上製造・販売できるが，平成２５年７月２１日から平成２６年７月２０日までの間の製造・販売数量は，１１万８１５５個，売上は１億５３９７万９４５０円，利益は８１６７万７５０１円（利益率５３％），原告製品の１個当たりの利益額は６９１円であった。よって，原告は，被告製品の販売により，少なくとも１１５１万６２０６円（６９１円×１万６６６６個）の損害を受けた。
【被告の主張】
争う。
第４争点に対する当裁判所の判断
１争点１（被告意匠は本件意匠と類似するか）について(1)前提事実(2)，(4)のとおり，被告意匠と本件意匠の「意匠に係る物品」は同一である。
(2)本件意匠の構成
証拠（甲２及び３）及び弁論の全趣旨によれば，本件意匠の構成は以下のとおりと認められる。
ア基本的構成態様
本件意匠は，手がかり部及び名札入れを有する筐体にダイヤル錠が一体に組み込まれたものであり，基本的構成態様は次のとおりである。(ｱ)筐体は，前面部と本体部とを一体に備えている。ａ前面部の外形は正面から見て縦に長い矩形状である。ｂ本体部は前面部の後方へ突き出ており，ラッチとデッドボルトとが突出する。
(ｲ)手がかり部は，前面部において開口する凹部よりなる。(ｳ)ダイヤル錠は，手がかり部と横並びに配置されている。(ｴ)ダイヤル錠は，前面プレート上にダイヤル操作部とつまみとが配置されてなるものである。
(ｵ)名札入れは，前面部の上端部位置に横に長い矩形状に設けられている。
イ具体的構成態様
(ｱ)手がかり部
ａ手がかり部の凹部は，前面部における開口部分が縦に長い矩形状である。
ｂ前面部における開口部分の幅は，ダイヤル錠の前面プレートの幅より狭く，前面プレートの約６割の幅であり，長さも前面プレートより短く，前面プレートの約９割の長さである。
ｃ手がかり部の凹部は，正面視右内側面は背面に向かって中央に向かい緩やかに傾斜している。
(ｲ)ダイヤル錠
ａダイヤル錠の前面プレートは縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部を有し，該突部の中央には棒状の印が描かれている。


ｂダイヤル操作部は，突部の位置に４個のダイヤルが突部の長さ方向に沿って一定の間隔ごとに整列配置されてなる。
ｃ各ダイヤルは，横向きであって，前面プレートに設けられた開口部から突出した外周面の長手方向が突部と直交するように，かつ，ダイヤル中央部の前面プレートからの突出高さが突部と同一の高さとなるように設けられている。
ｄつまみは，突部の上方位置であって４個のダイヤルの列上に配置されている。
ｅつまみは，正面から見た形状が円形であり，直径は各ダイヤルの幅とほぼ一致している。
ｆつまみは，直径に沿って突出する操作部を有する。ｇつまみは，前面プレートに埋設された円筒形の基底部と，当該基底部の直径に沿って突出する略直方体状の操作部とを有し，操作部は，基底部に向かって滑らかな凹面を形成するように基底部と一体成型されている。
ｈつまみの操作部には，正面に突出する面の上端部付近から基底部に至る棒状の印が描かれている。
ｉ正面視におけるつまみの右上約４５度の方向及び左上約４５度の方向には，それぞれ，先端を基底部の外周に接する矢尻状の印が描かれている。
(ｳ)名札入れ
ａ名札入れは，前面部上縁に達する扁平な直方体状の凹部が形成されると共に，当該凹部の左右に溝が形成されている。
ｂ名札入れの上下長さは前面部の上下長さの約１６．４％である。ウ原告は，名札入れは基本的構成態様に当たらないと主張するが，名札入れは，本件意匠に係る物品の使用者を提示するためのものであり，つまみやダイヤル錠等，他の構成態様とは異なる独自の機能を有し，それらとは独立に設けられた構成であり，正面視で，前面部全体の１０％程度の大きさを占めるものであること（甲２，甲３，弁論の全趣旨）も考慮すると，本件意匠に係る基本的な骨格に相当する部分というべきであり，基本的構成態様に当たるとするのが相当である。
(3)被告意匠の構成
ア基本的構成態様
被告意匠は，手がかり部１を有する筐体２にダイヤル錠３が一体に組み込まれたものであり，その基本的構成態様は次のとおりである。(ｱ)筐体２は，前面部４と本体部５とを一体に備えている。ａ前面部４の外形は正面から見て縦に長い矩形状である。ｂ本体部５は前面部４の後方へ突き出ており，ラッチ６とデッドボルト７とが突出する。
(ｲ)手がかり部１は，前面部４において開口する凹部よりなる。(ｳ)ダイヤル錠３は，手がかり部１と横並びに配置されている。(ｴ)ダイヤル錠３は，前面プレート８上にダイヤル操作部９とつまみ１０とが配置されてなるものである。
イ具体的構成態様
(ｱ)手がかり部１
ａ手がかり部１の凹部は，前面部４における開口部分１１が縦に長い矩形状である。
ｂ前面部４における開口部分１１の幅は，ダイヤル錠３の前面プレート８の幅より狭く，前面プレート８の約８割の幅であり，長さが前面プレート８の長さとほぼ一致する。
ｃ手がかり部１の凹部は，正面視右内側面は背面に向かって中央に向かい緩やかに傾斜すると共に，当該傾斜の右開口始端部には段差が形成されている。
(ｲ)ダイヤル錠３
ａダイヤル錠３の前面プレート８は縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部１２を有する。
ｂダイヤル操作部９は，突部１２の位置に４個のダイヤル１３が突部１２の長さ方向に沿って一定の間隔ごとに整列配置されている。ｃ各ダイヤル１３は，横向きであって，前面プレート８に設けられた開口部から突出した外周面の長手方向が突部１２と直交するように設けられており，ダイヤル１３中央部の前面プレートからの突出高さは突部１２の高さの約２倍である。
ｄつまみ１０は，突部１２の上方位置であって４個のダイヤル１３の列上に配置されている。
ｅつまみ１０は，正面から見た形状が円形であり，直径は各ダイヤル１３の幅とほぼ一致している。
ｆつまみ１０は，外周面に凹凸のある操作部１４を有する。ｇつまみ１０は，円筒形状の底部が正面に対して突出しており，当該底部の中心部に鍵穴１５を備えている。
ｈつまみ１０の上方に円弧状の切り欠き部１６を備え，切り欠き部１６の両端付近から左右に矢印１７が伸びると共に，正面視右側の矢印１７の先端には解放された錠前の印１８が施され，正面視左側の矢印１７の先端には閉鎖された錠前の印１９が施されている。ｉ上記解放された錠前の印１８は緑色，上記閉鎖された錠前の印１９は赤色に着色されている。
(4)本件意匠と被告意匠との対比
ア共通点
(ｱ)基本的構成態様の共通点
ａ筺体に手がかり部とダイヤル錠が一体に組み込まれたものである。ｂ筐体は，前面部と本体部とを一体に備えている。ｃ前面部の外形は正面から見て縦に長い矩形状である。ｄ本体部は前面部の後方へ突き出ており，ラッチとデッドボルトとが突出する。
ｅ手がかり部は，前面部において開口する凹部よりなる。ｆダイヤル錠は，手がかり部と横並びに配置されている。ｇダイヤル錠は，前面プレート上にダイヤル操作部とつまみとが配置されてなるものである。
(ｲ)具体的構成態様の共通点
ａ手がかり部
(a)手がかり部の凹部は，前面部における開口部分が縦に長い矩形状である。
(b)手がかり部の凹部は，正面視右内側面は背面に向かって中央に向かい緩やかに傾斜している。
bダイヤル錠
(a)ダイヤル錠の前面プレートは縦に長い矩形状であり，その幅中央部に僅かに盛り上がる縦に長い突部を有している。
(b)ダイヤル操作部は，突部の位置に４個のダイヤルが突部の長さ方向に沿って一定の間隔ごとに整列配置されてなる。
(c)各ダイヤルは，横向きであって，前面プレートに設けられた開口部から突出した外周面の長手方向が突部と直交するように設けられている。
(d)つまみは，突部の上方位置であって４個のダイヤルの列上に配置されている。
(e)つまみは，正面から見た形状が円形であり，直径は各ダイヤルの幅とほぼ一致している。
イ相違点
(ｱ)基本的構成態様の相違点


本件意匠では，筺体の前面部の上端部位置に横に長い矩形状の名札入れが設けられているのに対し，被告意匠では，名札入れが設けられていない。
(ｲ)具体的構成態様の相違点
ａ手がかり部
(a)本件意匠では，前面部における開口部分の幅は，ダイヤル錠の前面プレートの幅より狭く，前面プレートの約６割の幅であり，長さも前面プレートより短く，前面プレートの約９割の長さであるのに対し，被告意匠では，前面部４における開口部分１１の幅は，ダイヤル錠３の前面プレート８の幅より狭く，前面プレート８の約８割の幅であり，長さが前面プレート８の長さとほぼ一致する。(b)被告意匠では，手がかり部の凹部の傾斜の右開口始端部には段差が形成されているのに対し，本件意匠ではそのような段差が設けられていない。
ｂダイヤル錠
(a)本件意匠では，ダイヤル錠の突部の中央には棒状の印が描かれているのに対し，被告意匠ではそのような印が描かれていない。(b)本件意匠では，ダイヤル中央部の前面プレートからの突出高さが突部と同一の高さとなるように設けられているのに対し，被告意匠では，ダイヤル１３中央部の前面プレートからの突出高さは突部１２の高さの約２倍である。
(c)本件意匠では，つまみは，①直径に沿って突出する操作部を有し，②前面プレートに埋設された円筒形の基底部と，当該基底部の直径に沿って突出する略直方体状の操作部とを有し，操作部は，基底部に向かって滑らかな凹面を形成するように基底部と一体成型されており，③つまみの操作部には，正面に突出する面の上端部付近から基底部に至る棒状の印が描かれており，④正面視におけるつまみの右上約４５度の方向及び左上約４５度の方向には，それぞれ，先端を基底部の外周に接する矢尻状の印が描かれているのに対し，被告意匠では，つまみ１０は，①外周面に凹凸のある操作部１４を有し，②円筒形状の底部が正面に対して突出しており，当該底部の中心部に鍵穴１５を備えており，③つまみ１０の上方に円弧状の切り欠き部１６を備え，切り欠き部１６の両端付近から左右に矢印１７が伸びると共に，正面視右側の矢印１７の先端には解放された錠前の印１８が施され，正面視左側の矢印１７の先端には閉鎖された錠前の印１９が施されており，④上記解放された錠前の印１８は緑色，上記閉鎖された錠前の印１９は赤色に着色されている。
ｃ名札入れ
本件意匠では，名札入れは，前面部上縁に達する扁平な直方体状の凹部が形成されると共に，当該凹部の左右に溝が形成されており，上下長さは前面部の上下長さの約１６．４％であるのに対し，被告意匠では名札入れが設けられていない。
(5)本件意匠と被告意匠の類似性について
ア意匠の類否は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものであるところ（意匠法２４条２項），その場合には，需要者の注意を惹く構成，すなわち要部がどこであるかを，意匠に係る物品の性質や使用態様，公知意匠等を参酌して把握し，登録意匠と対象となる意匠とが要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して，両意匠が全体として美感を共通にするか否かによって判断すべきものである。イ本件意匠に係る物品はロッカー用ダイヤル錠付き把手であるから，その需要者は，ロッカーを購入して設置する者であるが，設置者は使用者の使いやすさ等を勘案してロッカーを選択するものであるし，設置者の中には自らロッカーを使用する者も相当程度存すると考えられるから，使用者の立場に立って観察すべきものである。そして，本件意匠に係る物品は，ロッカーに取り付けられて使用されるものであり，その側面や背面はロッカーに埋め込まれて見えない状態になることからすると，需要者は，その正面視での形状に関心を持つものと認められる。そこで，以下，正面視での形状における需要者の注意を惹く構成を検討する。
ウまず，本件意匠の基本的構成態様のうち，正面視略縦長長方形のプレートに，つまみとダイヤル操作部と手がかり部が設けられる構成は，公知意匠（甲１０。意匠登録第４８２７９３号に係る意匠公報）に見られるものであり，また，ロッカーに必要に応じて名札入れを設けることは以前からよく行われていることであることからすると，それらの部位を設けたことは，需要者の注意を惹く構成であるとは認められない。次に，原告は，本件意匠の正面視における，つまみ，ダイヤル操作部及び手がかり部の配置が要部であると主張する。確かに，本件意匠においては，正面視で，右側に手がかり部，左側上部につまみ，左側下部にダイヤル操作部が配置されており，本件で提出された公知意匠においては，それらの要素を本件意匠のように配置したものは存在しない。しかし，つまみは施錠及び解錠操作に，ダイヤル操作部は暗証番号の設定に，手がかり部は扉の開閉において，それぞれ機能するもので（甲２），それぞれがまとまった部位を構成するものであるところ，これらの部位を長方形状の筺体前面部に収まるように配置する場合，その態様には自ずと制限があり，本件意匠における前記配置は，上記三つの部位が筺体前面部内に収まるように配置したという以上に，格別特徴的なものということはできないことからすると，その配置関係自体が需要者の注意を惹くとは認め難く，このことは名札入れの配置を考慮しても同様である。したがって，原告の上記主張は採用できず，各部位の配置が需要者の注意を惹く構成であるとは認められない。そして，このことは，本件意匠と基本的構成態様を同じくする後願意匠が複数登録されていること（乙６ないし８，意匠登録第１３５５１４６号，同第１４４２０５３号，同第１４９９４９２号）にも沿うものである。
以上からすると，本件意匠の基本的構成態様は，要部であるとは認められない。
エ次に，各部位の具体的構成態様について検討する。(ｱ)手がかり部については，公知意匠として，本件意匠の手がかり部と同様の形状の手がかり部を有する家具用引手が存したと認められること（乙１，意匠登録第６０７０５３号意匠公報）からすると，この点に需要者の注意が惹かれるとは認められない。なお，これらの上記公知意匠は，家具用引手に関するものであるが，家具用引手はロッカー用把手としての用途も備えるから，上記公知意匠は参酌することができるものである。


平成２４年２月１５日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０１５５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１月２５日
判        決
原              告        マイク   ロソフ   ト
コーポ   レーシ   ョン
同訴訟代理人弁理士        阿      部      豊      隆
谷              義      一
阿      部      和      夫
梅      田      幸      秀
新      開      正      史
藤      原      弘      和
窪      田      郁      大
被              告        特許庁   長官同指定   代理人          加      内      慎      也
小      曳      満      昭
樋      口      信      宏
板      谷      玲      子
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立ての
ための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００８－２６１１４号事件について平成２２年１２月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を下記２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，平成１２年１２月７日，発明の名称を「注釈を付ける文書処理装置」とする特許を出願したが（特願２００１－５４４１９８。パリ条約による優先権主張日：平成１１年１２月７日（米国）。甲４），平成２０年７月７日付けで拒絶査定を受けたので（甲１２），同年１０月９日，これに対する不服の審判を請求した（甲１３）。
(2)特許庁は，前記請求を不服２００８－２６１１４号事件として審理し，平成２２年１２月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄本は，平成２３年１月７日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象として認定した特許請求の範囲は，平成２０年４月１８日付け手続補正書（甲１１）に記載のものであって，次のとおりである。以下，当該特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい，本願発明に係る明細書（甲５）を，「本願明細書」という。なお，以下の「／」は，原文における改行箇所である。
【請求項２２】ディスプレイデバイス，コンピュータ，入力デバイスおよび記憶デバイスを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方法であって，前記コンピュータは，／ファイルの中の修正不可の部分の中のユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページの第１の表示部分を前記ディスプレイデバイスの表示画面上に表示するステップと，／ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページからの選択に関するユーザ入力を前記入力デバイスから受け取るステップと，／選択の前記オブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，／前記ファイルの修正不可の部分の中の前記選択のオブジェクトのファイル位置を決定するステップと，／前記位置と前記注釈を前記ファイルの修正不可の部分とは別個に前記記憶デバイスに記憶するステップと，／その後，前記注釈が選択された時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲートするステップと／を実行することを特徴とするコンピュータ実施方法
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，本願発明が米国特許第５１４６５５２号明細書（甲１。以下「引用例」という。）に記載された発明及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。(2)なお，本件審決が認定した引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。ア引用発明：ディスプレイ，プロセッサ，キーボードおよびディスクドライブを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方法であって，前記コンピュータは，ファイルの中のコンテキスト部分の中のユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページの表示対象部分をディスプレイの表示画面上に表示するステップと，ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページからの選択に関するユーザ入力を前記キーボードから受け取るステップと，選択の前記オブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，前記ファイルのコンテキスト部分の中の前記選択のオブジェクトのコーディネートを決定するステップと，前記コーディネートと前記注釈を前記ファイルのコンテキスト部分とは別個に前記ディスクドライブに記憶するステップと，を実行するコンピュータ実施方法イ一致点：ディスプレイデバイス，コンピュータ，入力デバイスおよび記憶デバイスを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方法であって，前記コンピュータは，ファイルの特定部分の中のユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページの表示部分を前記ディスプレイデバイスの表示画面上に表示するステップと，ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページからの選択に関するユーザ入力を前記入力デバイスから受け取るステップと，選択の前記オブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，前記ファイルの特定部分の中の前記選択のオブジェクトのファイル位置を決定するステップと，前記位置と前記注釈を前記ファイルの特定の部分とは別個に前記記憶デバイスに記憶するステップと，
を実行するコンピュータ実施方法
ウ相違点１：本願発明の「ファイルの特定部分」は，「ファイルの中の修正不可の部分」であるのに対し，引用発明の「ファイルの特定部分」（ファイルのコンテキスト部分）は，「ファイルの中の修正不可の部分」の中とは限らない（引用例には「修正不可の部分」に関する記載がない。）点
エ相違点２：本願発明は，「その後，前記注釈が選択された時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲートするステップ」を有しているのに対し，引用発明は，それに相当するステップを有しない（引用例にはそれに相当するステップに関する記載がない。）点
４取消事由
本願発明の容易想到性に係る判断の誤り
(1)相違点１に係る判断の誤り（取消事由１）
(2)相違点２の認定及び判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（相違点１に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕


(1)本件審決は，相違点１について，①文書処理システム一般において，扱う文書ファイルをだれもが自由に修正できるよう設定したり，特別な権限等を有しない者に対してはファイルの一部又は全部を修正不可として文書を保護したりできることは，周知の技術である，②引用発明も文書処理システムであり，そこにおいても上記周知の技術を用いてファイルの一部又は全部を修正不可とするのが有用な場合があることは，当業者に自明である，③引用発明は，もともと注釈等をファイルの特定部分とは別個に記憶するものであり，注釈等を付加しても文書のオリジナル部分は何ら変更されないから，上記周知の技術を用いてファイルの一部又は全部を修正不可にできない理由がない，④以上のことは，とりもなおさず引用発明について本願発明の相違点１に係る構成を採用する当業者にとって容易であったことを意味している旨を説示する。
(2)しかしながら，本件審決は，前記(1)①に記載の周知技術の認定に当たり，何らの根拠文献を示しておらず，その存在を立証していないから，当該周知技術が存在するとの前提において誤っている。
次に，本件審決は，前記(1)②の説示に当たり，上記周知技術を適用した場合に引用発明の注釈付与技術がそのまま適用できるのかどうか，仮に，これが可能であるとして，そのような適用が有用であるかどうか，また有利であるとすればどのような点において有利であるかについて何ら検討していない。例えば，引用例には，ユーザ１が付与した注釈をユーザ２がレビューした上で，コンテキストを修正する方法について記載があるが，上記周知技術を適用すると，このような修正方法は，実行できなくなるという不利益がある。本件審決は，このような不利益を凌駕するほどの有用な場合があることについて何ら説示していない。むしろ，引用例の記載によれば，引用発明の目的は，テキスト本文が修正可能という前提のもとで，テキスト本文の特定の部分に注釈を付けること及びテキスト本文が修正された場合であっても，注釈とそれに関連付けられたテキスト本文の特定の部分との対応関係を保つことにある。しかしながら，引用発明においてファイルの一部又は全部を修正不可にすると，テキスト本文が変更可能であるという前提が崩れてしまい，引用発明の目的も達成できなくなる。したがって，引用例には阻害事由があり，当業者は，引用発明に基づき，ファイルの一部又は全部を修正不可とすることを容易に想到できないというべきである。
(3)また，本件審決は，本願発明の効果が引用発明及び周知の事項から予測される範囲内のものにすぎない旨を説示する。
しかしながら，引用発明は，内容の編集が可能な文書を表示することとされている一方，本願発明は，ファイルの中に修正不可の部分を含み，この部分に注釈を作成するようにしたものであって，「ユーザによる，作品をアクティブ実際に読み，注釈を付けたいという希望は，出版社による，著作権保護された作品をそれらの未修正の状態に維持するための目標とぶつか」っていた（本願明細書【０００７】）という課題を解決するという格別の効果を奏するものである。そして，本願発明は，ファイルが修正不可である以上，選択のオブジェクトのファイル位置も固定されており，注釈の記憶手段への記憶をより簡潔に行い得ることが明らかであるし，ファイルを修正不可とすることが容易に想到できるからといって，注釈の作成及び記憶方法までもが容易に想到できるものではないから，引用発明のファイルの一部を修正不可とすることが容易に想到できるからといって，本願発明の作用効果を否定することはできない。
(4)以上のとおり，本件審決は，相違点１について前記(2)及び(3)に記載の検討を怠っており，審理不尽であるほか，本願発明の作用効果の評価を誤るものであるから，違法として取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)周知技術については，必ずしも根拠文献を示す必要はない。なお，扱う文書ファイルを誰もが自由に修正できるように設定したり，特別な権限等を有しない者に対してはファイルの一部又は全部を修正不可として文書を保護したりできるという周知技術（前記〔原告の主張〕(1)①参照）は，原告作成の文書を含めて根拠文献が存在する（乙１～４）。
上記周知技術は，不正又は意図しない修正が文書にされることを防止するための技術であるということができるところ，引用発明が扱う文書についても当該技術を利用できるのが望ましいことは，当然である。むしろ，引用例には，ユーザ２がコンテキストを修正する方法について記載があるとは解されないし，仮に記載があるとしても，引用例にはコンテキストの修正を前提としない発明も含まれているから，そのような発明に上記周知技術を適用しても，不利益は生じない。また，本件審決は，上記周知技術を用いた場合に引用発明の注釈付与技術がそのまま適用できるかどうかについても検討していることが明らかであるし（前記〔原告の主張〕(1)③参照），上記のようなユーザ２によるコンテキストの修正に関する引用例の記載を勘案すると，上記周知技術を適用した場合であっても引用発明の注釈付与技術がそのまま適用できることが明らかである。さらに，引用例には，本文の修正の際にも対応関係を保つことを目的とするとの記載はないから，当業者は，引用例から，引用発明が本文が修正されることを前提としない発明であることを把握可能である。仮に，引用発明が本文の修正を前提としているとしても，そのことから，引用発明の本文を修正不可とすると，注釈を付けることができなくなるということにはならない。
(2)引用発明は，注釈をファイルと別個に保存することで，ファイルには何らの修正も加えずに注釈を付けることを可能としているから，本願発明の解決すべき課題は，既に引用発明のみで解決できるものである。
また，本願発明の特許請求の範囲は，原告主張に係る「注釈の記憶手段への記憶を簡潔に行い得る」といった効果を奏するための記憶手段への具体的記憶方法について何ら規定していないし，ファイルが修正可能な発明を排除していないから，当該原告の主張は，特許請求の範囲に基づかないものである。仮に，本願発明が，ファイルが修正可能な発明を排除しており，上記「簡潔に行い得る」ものであるとしても，そのような発明は，引用発明から容易に想到可能なものである。(3)よって，原告の主張は，いずれも失当である。２取消事由２（相違点２の認定及び判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)相違点２の認定の誤りについて
ア本件審決は，引用発明及び相違点２を前記第２の３(2)ア及びエに記載のとおり認定し，かつ，相違点２の判断に当たって，引用発明には後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップを付加することの容易想到性について説示していることから，引用発明が，注釈を作成するステップ及び注釈を記憶するステップを有するものの，注釈を表示するステップを有していないものと認定していることが明らかである。


イしかしながら，およそ，注釈を作成し，かつ，記憶しているにもかかわらず，これを表示しないことはあり得ないし，引用例には，「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」の一形態，すなわち，ユーザ１が注釈付けを行った後，ユーザ２のワークステーションにおいて，注釈が段落の近傍に表示される旨の記載があるほか，その旨の図示がある。そして，上記「表示するステップ」を除外すると，引用例に記載の発明は，本件審決が認めた「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」とを関連付けて表示することを可能にする」という目的を達成できなくなるから，「表示するステップ」は，必須の構成である。したがって，引用発明及び相違点２は，それぞれ次のように認定されるべきである。なお，下線部が付加又は変更された部分である。
(ア)引用発明：ディスプレイ，プロセッサ，キーボードおよびディスクドライブを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方法であって，前記コンピュータは，／ファイルの中のコンテキスト部分の中のユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページの表示対象部分をディスプレイの表示画面上に表示するステップと，／ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページからの選択に関するユーザ入力を前記キーボードから受け取るステップと，／選択の前記オブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，／前記ファイルのコンテキスト部分の中の前記選択のオブジェクトのコーディネートを決定するステップと，／前記コーディネートと前記注釈を前記ファイルのコンテキスト部分とは別個に前記ディスクドライブに記憶するステップと，／その後，前記ディスプレイの表示画面上に，前記注釈を，前記コーディネートに基づいて，前記選択のオブジェクトの近傍に表示するステップと／を実行するコンピュータ実施方法(イ)相違点２：本願発明は，「その後，前記注釈が選択された時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲートするステップ」を有しているのに対し，引用発明は，「その後，前記ディスプレイの表示画面上に，前記注釈を，前記コーディネートに基づいて，前記選択のオブ
ジェクトの近傍に表示するステップ」を有している点
ウしかるに，本件審決は，引用発明及び相違点２について誤った認定のもとで相違点２を容易に想到できると判断したのであるから，違法として取消しを免れない。
(2)相違点２に係る判断の誤りについて
ア本件審決は，①引用発明において「前記ファイルのコンテキスト部分の中の前記選択のオブジェクトのコーディネートを決定するステップ」とその「コーディネート」を「記憶するステップ」が設けられている理由が，後に「注釈」と「選択のオブジェクト」とを関連付けて表示することを可能にするためであることは，当業者に自明であり，引用発明に，「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を付加することは，当業者が容易に推考し得たことである，②引用発明に「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を付加する際の画面構成や所望表示情報の選択方法等のユーザインタフェースをどのように構成するかは当業者が適宜設計すべき事項である，③「「選択のオブジェクト」に相当するものといえる「ドキュメントの特定の部分」に関連付けられた特定の情報（ブックマーク）が選択された時に，画面の特定の表示部分に当該「ドキュメントの特定の部分」を表示する（ナビゲートする）」ようにしたユーザインタフェースは，米国特許第５７３７５９９号明細書（甲２。以下，同明細書に記載の発明を「甲２発明」という。）にも示されるように周知であり，引用発明に上記「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を付加する際にも当該周知のユーザインタフェースが有用な場合があることは，当業者に自明である，④引用発明の「注釈」は，甲２発明のブックマークと同様に「ドキュメントの特定の部分」に関連付けられた情報であり，引用発明に上記「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を付加するとともに上記周知のユーザインタフェースを採用しようとした場合に，当該「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を「その後，前記注釈が選択された時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲートするステップ」に相当するステップとすることは，当業者が普通に考えることである旨を説示する。イしかしながら，甲２は，「ユーザが章を選択するとき，その章の最初のページが表示ウィンドウに表示される」ことを示しているにすぎず，これが存在することだけで，本件審決が摘示するような一般的・抽象的なユーザインタフェースが周知技術であると認定することはできないし，本件審決は，いかなる情報に基づいて選択のオブジェクトにナビゲートするのかも明らかにしていない。また，引用発明の「注釈」は，全て本文と同じページに関連付けられているから，引用発明に甲２発明を適用しても，同じページ上に付与された多数の注釈のいずれを選択しても同じページが選択されるだけであって，本願発明の相違点２に係る構成を想到することにはならない。
また，１つのウィンドウに表示される本文の特定の段落に対して付与される任意の情報を「注釈」と呼んでいる引用発明とは異なり，甲２発明では，章又は章表題がブックマーク中のラベルとして用いられており，かつ，本文とブックマークが個別のウィンドウに表示されることで，ユーザがブックマーク中のラベルに基づいて本文に含まれた情報を確認することができる。このように，引用発明の「注釈」と甲２発明の「ブックマーク」とでは，技術的意義が異なるから，甲２発明の「ブックマーク」の技術が引用発明の「注釈」に用いられ得るとはいい難いし，引用発明にいう「コーディネート」は，表題及び段落の相対的な位置関係を特定する情報というべきであるから，「コーディネート」に基づいて「前記選択のオブジェクト」にナビゲートできるとは限らない。
ウ仮に，本件審決の認定に係る周知技術が存在するとしても，引用発明は，２名のユーザがドラフトをレビューするような場合にある注釈が本文のどの部分に対応するのか分かりやすくするため，注釈とそれに対応する本文の部分が同じ表示画面に隣接して表示されることに意味があるから，当該周知技術を組み合わせた上で注釈を選択しても，表示画面は，何ら変わらない。したがって，当業者は，引用発明に上記周知技術を組み合わせる動機付けがないし，引用発明に当該周知技術を組み合わせ，かつ，２つのウィンドウでそれぞれ「注釈」と「本文」を個別に表示するように構成した場合，両者が分離してしまうため，ある「注釈」が本文のどの部分に対応するのかが分かりにくくなってしまう。
また，引用例には，上記の技術的意義のために本文中の１つの段落に複数の注釈を付加することが開示されているが，この注釈は，ユーザが自らの思想を表現することを目的としており，ドキュメントとともに見ていく注釈であって，ドキュメントの中から関連付けられた部分を選び出すことを目的として付けられたものではない。他方，上記周知技術においては，「特定の情報（ブックマーク）」は，ドキュメントの中から特定の部分を選び出すことを目的として当該部分に付けられたマークないしラベルであって，「ドキュメントの特定の部分」に一対一で関連付けられており，具体的には，当該部分を簡潔に表すような内容である。このように，引用発明の「注釈」と上記周知技術における「ドキュメントの特定の部分に関連付けられた特定の情報」とでは技術的意義が異なる。


そして，引用発明に上記周知技術を組み合わせると，「ドキュメントの特定の部分」を表示するために選択可能な情報（注釈）が複数存在する形態が得られることになるが，このような形態では，ブックマークがあるドキュメントに一対一で関連付けられた「特定の」情報とはいえなくなってしまい，当該周知技術の技術的意義が没却されることになる。また，被告主張に係る２つのウィンドウで引用発明の画面と甲２発明の画面とを表示したとしても，甲２発明は，上記のとおりドキュメントの特定の部分を簡潔に表すものであってユーザの思想を表現するものではないから，その画面中に引用発明の「注釈」部分が表示されることにはならない。このことは，甲２発明のブックマークを「章または章表題」以外の部分に付与することを考えついたとしても，同じである。以上のとおり，引用発明に甲２発明その他の上記周知技術に関して記載した文献（乙５～８）の内容を組み合わせたとしても，本願発明の相違点２に係る構成を想到することは，容易とはいえず，引用発明のユーザインターフェースをどのように構成するかは，当業者が適宜決定すべき事項ではない。
エさらに，引用発明は，前記のとおり「その後，前記ディスプレイの表示画面上に，前記注釈を，前記コーディネートに基づいて，前記選択のオブジェクトの近傍に表示する」構成を備えているところ，引用発明における「前記コーディネートと前記注釈を前記ファイルのコンテキスト部分とは別個に前記ディスクドライブに記憶するステップ」は，当該構成のために存在することが明らかであるから，当該ステップのこのような技術的意義を無視して，引用発明に上記周知技術を適用することが動機付けられるものではない。
以上のとおり，引用発明には，上記周知技術を組み合わせることについて動機付けがなく，むしろ阻害事由がある。
オなお，引用例の図６では，ブックマークと注（テキスト注釈）を別個のものとして記載しているから，両者は，異なる概念である。また，被告は，引用発明の「注釈」がテキスト注釈に限られるとしても，そのようなテキスト注釈からドキュメントの特定の部分をたどることが周知技術である（乙９～１１）旨を主張するが，本件審決は，ドキュメントの特定の部分に関連付けられた「特定の情報（ブックマーク）」が選択されたときに，当該ドキュメントの特定の部分にナビゲートすることを周知技術として認定したのであって，テキスト注釈からナビゲートする周知技術については触れておらず，この点について意見を述べる機会が与えられていないから，本件審判手続には，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反する手続違背があったというべきである。
また，仮に，テキスト注釈からナビゲートする周知技術があるとしても，この技術（乙９～１１）は，いずれもテキスト注釈とドキュメントの特定の部分との対応関係が外見上明らかでない場合に必要とされる機能である。他方，引用発明のテキスト注釈は，それに対応する本文の部分が隣接して表示されるものであるから，上記周知技術は，引用発明には不要ないし冗長な機能であって，引用発明にこれを取り入れる動機付けがない。
このように，上記周知技術は，本願発明を容易に想到させるものではない。カよって，本件審決は，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)相違点２の認定の誤りについて
引用例に記載の方法において，注釈を作成し記憶する過程と，当該記憶した注釈を表示する過程が相互に独立していることは，明らかであり，当業者は，引用例から，審決が認定した引用発明も当然に認識可能であるから，当該引用発明の認定は，誤りではない。しかも，本願発明は，原告が上記引用発明に付加した構成を具備しておらず，本願発明とは関係しないことが明らかであるから，当該構成を認定しなかった本件審決に誤りはない。
(2)相違点２に係る判断の誤りについて
ア「「ドキュメントの特定の部分」に関連付けられた情報が選択されたときに，画面の特定の表示部分を上記「ドキュメントの特定の部分」にナビゲートする」ようにしたユーザインターフェースは，甲２のほか，多くの文献（乙５～８）に示されているから，周知技術であるといえる。
また，甲２には，「ブックマークは，ユーザ（あるいは異なるユーザ）がテキスト（またはその代わりにグラフィックス）により特別にマークやラベルを付けたドキュメントの特定の部分を，ユーザが選択し表示することを可能にします」との記載があるから，甲２発明の「ブックマーク」とは，ユーザが選択しマークやラベルを付けたドキュメントの特定の部分，すなわち「選択のオブジェクト」に付与されるものであり，「章又は章表題」のみにしか付与できないものでないことが明らかである。すなわち，甲２に開示されているのは，ブックマークが「章」以外のオブジェクトを選択できないということではなく，むしろ，ある「ページ」上において，（同一又は異なる）特定のオブジェクトに対して複数のブックマークを複数付与することも可能であるということや，選択されたブックマークに対応するオブジェクトが他のブックマークに対応するオブジェクトと同じページ上に存在する場合は，どちらを選択しても同じページが表示される場合もある，ということである。他方で，引用発明は，１つの段落に複数の注釈が付加されることを必須としているものではない。
このように，甲２発明の「ブックマーク」は，引用発明の「注釈」と技術的意義も異ならないから，甲２に記載の「ブックマーク」に関する技術（ブックマークが選択されたときに，画面の特定の表示部分を上記「ドキュメントの特定の部分」にナビゲートする技術）は，引用発明の「注釈」に関しても用いられ得ることが明らかである。


なお，引用発明の「注釈」は，「ブックマーク」を包含する概念であり，ユーザが自らの思想を表現することを目的としてドキュメントに対して新たに付加した文字列（テキスト注釈）に限られない。仮に，これがテキスト注釈に限られるとしても，そのようなテキスト注釈からドキュメントの特定の部分をたどることは，やはり周知技術である（乙９～１１）から，原告の主張は，いずれにせよ失当である。イ原告が主張する引用発明の相違点２に係る構成（「表示するステップ」）は，「オブジェクト」を表示させることに伴う処理であるのに対し，甲２及び乙５ないし８が開示するユーザインターフェースに関する周知技術は，「ドキュメントの特定の部分（選択のオブジェクト）に関連付けられた特定の情報」の選択に伴う処理であって，両者は，相互に関連するものではない。したがって，引用発明に甲２発明を組み合わせることで，１つ目のウィンドウに引用発明の注釈及び本文が表示され，２つ目のウィンドウに当該注釈のリストが示され，２つ目のウィンドウに表示された注釈のリストから「注釈が選択された時に」，その注釈に「関連付けられたオブジェクト」のあるページを１つ目のウィンドウに注釈とともに表示する，すなわち「選択のオブジェクト」にナビゲートする，という形態を自然に想起することができるのであって，このことについて原告主張に係る阻害事由はない。そして，上記の形態は，上記周知技術の技術的意義を没却するものでもない。ウ原告が主張する引用発明の相違点２に係る構成（「表示するステップ」）は，オブジェクトを表示する際に注釈を表示するだけであるから，例えばすべての注釈を見落としなくチェックするためには，注釈の付与されていないページを含む全てのページを表示して，注釈の付与されている場所を目視で探さなければならないなど，ページ数が多くなるにつれて無駄な労力や作業時間が増加する等の問題があることは，明らかであり，そのような問題を解決するために，引用発明を具現化するに当たって，例えば甲２及び乙５ないし８に示されるユーザインターフェースに関する周知技術を採用し付加することは，当業者であれば容易に想到し得たことである。そして，上記インターフェースは，選択したブックマークに対応するドキュメントの特定の部分にナビゲートするのであるから，当該ブックマークと特定部分との関連付けを表す何らかの情報に基づいてナビゲートしているのは，明らかであり，引用発明においては，オブジェクトのファイル位置と注釈を関連付けて記憶デバイスに記憶しているから，当該インターフェースを用いるに際して，選択オブジェクトのファイル位置に基づいて選択のオブジェクトにナビゲートするようにすることは，当業者が当然に考えることである。
エ以上のとおり，本願発明の相違点２に係る構成は，仮に原告の主張に基づいたとしても，引用発明に基づき当業者が容易に想到可能なものであって，本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（相違点１に係る判断の誤り）について
(1)本願明細書の記載について
本願発明は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本願明細書には，おおむね次の記載がある。
アこの発明は，電子的に表示されたドキュメントにおける注釈の配置及び使用に関する（【０００２】）。
イ情報の電子的提示に対するユーザの親しみやすさを助長する１つの方法は，情報を電子ブックフォーマット（印刷された本によく似た方法）で提示することであるが，印刷された本をより完全にまねるために，ユーザは，紙の本の余白への書込みに類似して，自分自身がテキストの注記を作成する能力を有することを必要とするほか，その他の書込みに類似した追加やブックマークの追加を望む（【０００５】）。しかし，注釈等を電子的エディタにおいて追加した場合，注釈等がドキュメントに挿入され，その下にあるドキュメントがその挿入前のもとの状態から破損されるが，著作権保護されたドキュメントの修正は，様々な著作権の規定に抵触する可能性があるし，そうでなくても，出版社から好まれない可能性がある（【０００６】）。したがって，ユーザによる，作品に注釈を付けたい等の希望は，出版社による，著作権保護された作品を未修正の状態に維持するための目標とぶつかり，このジレンマを解決しない限り，電子出版業界の成長が妨げられる可能性がある（【０００７】）。
ウこの発明は，電子ドキュメントに，ドキュメント自体を破損することなく注釈を付けるための技術を提供する。この発明の「ドキュメント」は，電子的に表示可能な情報の全ての形式（本等）を包含する。ユーザは，ドキュメントにおける「オブジェクト」（テキスト等）を選択して，注釈（テキスト注記の追加やブックマーク等）が配置されるべきところを位置指定すると，コンピュータシステムは，どのオブジェクトが選択されたかを決定し，選択されたオブジェクトに関連付けられたファイル位置を決定する。ユーザは，注釈を追加し，ドキュメントの読取りに戻る。注釈は，ドキュメントとともに表示されるが，下にあるドキュメントは，修正されない（【０００８】【０００９】）。注釈は，選択されたオブジェクトに関連付けるため，修正不可能なドキュメントにおけるファイル位置にリンクされる。この発明は，例えば，語の最初のキャラクタのファイル位置を計算し，ファイル位置を注釈とともに，分離かつリンクされたローカルファイルに格納するなどする（【００１１】）。
エこの発明によりシステムに格納された注釈のソート，修正，探索及び再命名するための表示ウィンドウ（図９）では，注釈のリスト及びその特性を表示した各ペインを表示することができ，ユーザによる注釈の選択により，ドキュメントにおいて注釈を含む位置にナビゲートすることができる（【００５２】）。
(2)引用例の記載について
引用例には，そこに記載の発明についておおむね次の記載がある。アこの発明は，広くはデータ処理方法に関連し，より具体的には電子出版における改善に関連する。
イこの発明の目的は，①オンライン電子書籍に注釈を付ける手段を提供すること，②電子書籍中の特定の位置に関連付けられるメモ，ブックマーク又は注釈を作成する手段を与えること，③電子書籍について，種々の目的のための複数の注釈同士及び／又は種々のソースからの複数の注釈同士を関連付ける手段を提供することである。
ウこの発明の操作原理は，電子的出版物の読者が，メモ，ブックマーク又は注釈を作成して，ドキュメント中の特定箇所にそれらを関連付けることを可能にする。そのような注釈又は「プレースマーク」のレコードは，出版物の内部又は出版物とは別々に格納することができる。もとの出版物とは別々に格納された注釈は，名前によってドキュメントに関連しており，様々な目的で，同じ（あるいはコピーされた）出版された電子ドキュメントへ特定の個々の読者によってアクセス及び／又は個人間で共有や交換がされる。
エドキュメント内の特定のコンテキストと注釈との関連は，著者が電子的に出版されるドキュメントを構築する際に，そのマテリアルを「マークアップ」し，章，節，小節，段落及び図などのような主な文書要素を識別することによって，ドキュメントの構造を示したという事実を利用する。さらに，それは，読者が特定の行又は単語位置へ正確に示したいいくつかの注釈の正確な位置を決定するために「最も細かい」識別された文書要素内の相対位置を使用する。オこの技術における注釈の形態のうち，「メモ」は，読者により作成されるテキストであり，出版資料の特定のコンテキストと関連付けられる。メモは，種々の目的のために使用できるが，一般に一読者又は共通の目的等を持つ読者のグループに特有であり，しばしば，ドキュメントの著者及び／又は他の読者との交換を唯一の目的として読者により作成される。


カいったんフォーマットされたテキストストリームの構造が表題及び順序付けられた段落に対する全体の編成により確立されると，この発明の注釈は，特定の段落に関連付けられることができ，注釈と関連する段落との間の関係の有効性を変化させることなく，全ての段落のテキストに対する変更を行うことができる。キ図３（注釈文字列レコードのメモリイメージ）及び４（ブックのテキストを関連する注釈とともに表示した場合）では，ユーザ１（テキストの編集者）及び２（テキストのもとの著者）がテキストの特定段落付近にカーソルの位置を制御することで，それぞれ注釈を入力し，入力された注釈文字列レコードがそれぞれメモリに格納され，その文字列（複数）が，テキストの位置を特定するコーディネートに基づいて画面上の上記カーソル位置の近傍に隣接して表示される例が示されている。ク注釈文字列は，注釈が例えばブックマークとして役立つように，空文字にすることもできる。なお，図６には，「注釈」の中に「ブックマーク」を含む記載がある（注釈文字列レコード２４）。
(3)相違点１について
引用例には，前記(2)に記載のとおり，引用発明において注釈の対象となる「ファイルの特定部分」（ファイルのコンテキスト部分）が修正不可であるとの明示の記載はない一方，本願発明の当該「ファイルの特定部分」は，「ファイルの中の修正不可の部分」である点で，引用発明とは相違している（相違点１）。(4)電子的に作成された文書等を修正不可とする技術についてところ   で，乙   １は，   「Microsoft   Word９   ７   オフィ   シャル   マニュ   アル」（RussellBorland   著。平成９年５月１１日刊行）と題する文献であり，乙２は，「MicrosoftWord    ２０００オフィシャルマニュアル」（Charles    Rubin著。平成１１年８月２日刊行）と題する文献であって，いずれも，原告が作成した文書作成ソフトウェアの「公式解説書」と銘打たれたものである。そして，これらの文献には，上記各ソフトウェアにより作成された文書の全部又は一部について，作成者以外の者による改変から保護する機能についての説明があるほか，乙１には，文書の校閲者がコメントを付けることしかできないように文書を保護し，当該コメントを文書とは別のウィンドウ枠に表示する機能についての説明がある。次に，乙３は，「MicrosoftExcel    ９７オフィシャルマニュアル」（MarkDodgeほか著。平成９年６月１日刊行）と題する文献であり，原告が作成した表計算ソフトフェアの「公式解説書」と銘打たれたものであるが，そこには，当該ソフトウェアにより作成されたファイルを作成者以外の者による改変から保護する機能についての説明がある。
また，乙４は，「最新ＨＴＭＬ＆ＣＧＩ入門」（笹木望・藤崎真美著。平成１１年４月５日刊行）と題する文献であり，そこには，ＵＮＩＸのファイルについて，作成者によるアクセスのみを可能とする方法についての記載がある。以上のように，本件優先権主張日前に刊行された複数の一般的な文献において，電子的に作成された文書等のファイルの全部又は一部を修正不可として文書を保護する技術が開示されている以上，当該技術は，当該技術分野において周知であったものと認められる。
(5)相違点１の容易想到性について
以上に加えて，引用発明は，前記(2)アないしウに記載のとおり，電子出版物の読者が，当該出版物に注釈を付け，その注釈を当該出版物の特定の位置に関連付けることなどを目的とするものであって，当該電子出版物自体に改変を加えることの可否又は是非を問題とするものではないばかりか，引用例は，上記のとおり引用発明において注釈を付ける対象を，電子的に作成された文書のうち，電子出版物ないし電子書籍であると特定している以上，そこには，その内容を読者が修正できないものも含まれるとみるのが自然である。
すなわち，引用例には，注釈の対象となるファイルの特定部分（コンテキスト部分）を修正不可の部分に限定することについて示唆があるといえる。以上によれば，引用例に接した当業者は，引用発明に対して，電子的に作成された文書等のファイルの全部又は一部を修正不可として文書を保護するという当該技術分野における前記周知技術を適用して，本願発明の相違点１に係る構成を容易に想到することができたものというべきである。
(6)原告の主張について
ア以上に対して，原告は，前記周知技術の存在それ自体を争うもののようである。
しかしながら，前記(4)に認定のとおり，本件優先権主張日前に刊行された複数の一般的な文献（原告作成のソフトウェアに関するものを含む。）において，電子的に作成された文書等のファイルの全部又は一部を修正不可として文書を保護する技術が開示されているから，当該技術は，周知のものであったと認められ，この認定を左右するに足りる証拠はない。
よって，原告の上記主張は，採用できない。
イ次に，原告は，上記周知技術を適用した場合に引用発明の注釈付与技術がそのまま適用できるかどうかについて疑問を呈し，仮に適用可能であるとしても本件審決がその有用性を検討していない旨を主張する。
しかしながら，引用発明は，注釈をファイルのコンテキスト部分とは別個にディスクドライブに記憶（格納）するものであるばかりか，前記(2)カ及びキの記載によれば，注釈が特定の段落にコーディネートに基づいて関連付けられているために，注釈又はその対象となるコンテキスト部分のいずれかに変更が加えられても，両者の対応関係は変化しないものと認められる。したがって，引用発明に上記周知技術を適用したとしても，引用発明の注釈付与技術に何ら変動をもたらすものではなく，当該適用は，十分に可能であるというべきである。また，前記のとおり，引用例には，注釈の対象となるファイルの特定部分（コンテキスト部分）を修正不可の部分に限定することについて示唆があり，かつ，上記周知技術が存在するものと認められる以上，当業者は，両者を組み合わせることの有用性ないし有利性について改めて検討するまでもなく，当該組合せをごく容易に想到できたものというべきである。よって，原告の上記主張は，採用できない。
ウまた，原告は，引用発明はテキスト本文が修正可能であることを前提としており，本文を修正不可とすると，引用発明の目的が達成できなくなる旨を主張する。しかしながら，引用発明は，コンテキスト部分に変更を加えることができる実施形態を含むものであるとはいえるものの（前記(2)カ参照），前記(5)に認定のとおり，電子出版物の読者が，当該出版物に注釈を付け，その注釈を当該出版物の特定の位置に関連付けることなどを目的とするものであって，当該電子出版物自体に改変を加えることの可否又は是非を問題とするものではなく，注釈を付ける対象を電子出版物であるとしている以上，そこには，その内容を読者が修正できないものも含まれるとみるのが自然である。したがって，引用発明は，コンテキスト部分の修正が可能であるもののみを前提としているものとは認められず，原告の上記主張は，その根拠を欠くばかりか，引用発明にコンテキスト部分を修正不可とする上記周知技術を適用することが可能であることは，上記のとおりである。よって，原告の上記主張は，採用できない。