ａイーライ・リリー社とのライセンス契約締結交渉山之内製薬は，ＢＩ社とのライセンス契約締結に向けた交渉を開始するより以前から，重要市場である米国への進出を果たすため，米国企業との合弁会社設立を目指して活動を行っていた。この一環として，ライセンス部門等において，イーライ・リリー社（ＥＬＩＬＩＬＬＹＡＮＤ   ＣＯＭＰＡＮＹ）（以下「ＥＬ社」という。）との間で，合弁会社設立を視野においた包括的な提携の交渉を行っており，昭   和５８   年９月   ２７日   には当   該提携   に関す   る基本   契約(BasicAgreement）を締結した。ＥＬ社とこの基本契約締結に至る過程において，本件物質発明に関しては，ゆくゆくは両社で設立する合弁会社において販売等を行うことを前提にしつつ，これに先立ち，まずはライセンス契約に基づいた導出を行う方向で協議を進めており，昭和５７年４   月２８   日には   ，同社   との間   で秘密   保持契   約(SecrecyAgreement)を締結した。その上で，まずは同社に塩酸タムスロシンのラセミ体（ＹＭ－１２６１７）の科学評価を行なわせた。その後，上記基本契約の枠組の下，昭和６０年１０月１日には，塩酸タムスロシンのラセミ体（ＹＭ－１２６１７）のライセンス許諾に関するオプション契約（OptionAgreement）を，昭和６１年３月１２日には塩酸タムスロシン（ＹＭ－１２６１７－１）のライセンス許諾に関するオプション契約（OptionAgreement）を締結した。このような経緯において，ＥＬ社は，塩酸タムスロシン（ＹＭ－１２６１７及びＹＭ－１２６１７－１）の各種前臨床試験，臨床試験を開始した。しかし，ＥＬ社は，昭和６２年１０月から昭和６３年１１月までの間に，同社において実施した塩酸タムスロシン（ＹＭ－１２６１７及びＹＭ－１２６１７－１）のＣＲ－Ｍ製剤を用いた臨床試験の結果，被治験者ごとに血漿中濃度に大きなバラつきが出ること，血圧低下や脈拍数増加等の副作用が見られること，食事の影響を検討する必要があること等の懸念をもったため，米国において塩酸タムスロシンを製品化することを断念する意向を示した。これに対して，山之内製薬は，種々のデータや根拠を用いて，ＥＬ社の懸念している点は大きな障害ではないことを説明したものの，結局，両社の溝は埋まらなかった。これを受け，ＥＬ社と山之内製薬は，平成元年１０月３１日付けで，上   記基本   契約及   び一連   の契約   を全て   解消す   る旨の   契約書（Agreement）を交わし，ライセンスアウトに関する交渉を終了させた。
ｂＢＩ社とのライセンス契約締結交渉
ＥＬ社が塩酸タムスロシンの導入を断念した後，山之内製薬は，米国進出に関する戦略を見直す必要に迫られた。その結果，山之内製薬は，未だ経験のなかった米国における自社による臨床試験実施を含めた医薬品の開発（臨床開発）に，塩酸タムスロシンのため，初めて取り組むこととした。
一方で，これと並行して，山之内製薬ライセンス部門は，塩酸タムスロシンの新たなライセンスアウト先の探索を開始した。山之内製薬は，欧米の製薬企業からの製品の導入及び自社品の導出の機会を求めて，恒常的に欧米の多くの製薬企業のライセンス部門と製品情報の交換等を行なうことにより，これら企業との間のネットワークを築いていた。塩酸タムスロシンについても，上記のネットワークを生かし，主に米国の大手製薬企業を中心に多数の製薬企業に紹介を行ったものの，興味を示した企業は限定的であった。このように，ライセンス締結交渉が難航していた状況下の平成３年８月ころ，昭和５８年以来交流のあったＢＩ社との間で，塩酸タムスロシンについての秘密保持契約を締結し，科学評価を行なわせたところ，ＢＩ社は，平成４年２月ころには，欧州及び米国等について，一括で，塩酸タムスロシンに関するライセンス契約を締結することに強い興味を示したため，山之内製薬は，同社との間で，本格的にライセンス契約締結に向けた交渉を開始した。
最終的に，山之内製薬とＢＩ社は，平成４年１０月，ＢＩ社対し欧州及び米国について，塩酸タムスロシンに関する本件物質特許及び本件製法特許を一括してライセンスアウトすることで基本的に合意した。
その後，地域別に詳細な契約交渉が開始された。欧州及び北米（米国，カナダ，メキシコ）に関するライセンス契約については，それぞれ，欧米又は我が国における多数回にわたる対面交渉も含めた精力的な交渉が行われた。その結果，（ⅰ）欧州については，平成５年４月２０日に，欧州主要国（ドイツ，フランス，イギリス，イタリア，スペイン，オーストリア及びギリシャの合計７カ国）についての，販売権付与に関する契約が締結された（その後，ポルトガル，スイス及びトルコが追加され，イギリスが削除されたため，現在は合計８ヵ国となっている）。（ⅱ）北米（米国，カナダ，メキシコ）については，まずは平成５年７月２６日に販売権許諾に関する基本契約が締結され，更に交渉を重ねた後，平成５年１２月１５日には，詳細な規定を盛り込んだライセンス契約が締結された。その後，（ⅲ）中南米及びアフリカ数カ国についても，平成７年４月にライセンス交渉が開始され，同年５月２３日に販売権付与に関する契約が締結された。なお，北米に関しては，ライセンス契約に基づいてＢＩ社に北米地域における独占的な販売権を付与すると同時に，同社との間で本件製品売買を行うという取引関係であることから，ライセンス契約締結後も，ＢＩ社による製品「Ｆｌｏｍａｘ」の積極的な販売を促すため，継続的に，販売促進のためのインセンティブの提供等，各種の対策を行っている。
ｃまとめ


上記のとおり，山之内製薬は，主にライセンス部門を通じて精力的なライセンス契約締結に向けた活動を行い，ＥＬ社と共同の合弁会社設立の中止，同社による塩酸タムスロシン開発の断念という事態を乗り越え，ＢＩ社との間でのライセンス契約締結を実現し，北米を初めとする世界の多くの国において，本件物質発明の製品化及び販売を実現させるに至った。ＢＩ社との間のライセンス契約の締結なくしては，ハルナールが今日ほど普及し，売上を上げることはなかったことは明らかであり，山之内製薬が実現させたＢＩ社とのライセンス契約締結は，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情の一つとして，極めて重要な意義を有するものである。そして，このＢＩ社とのライセンス契約締結は，山之内製薬が長年の活動を通じて構築していた他の製薬企業とのネットワークがあればこそ実現したものであって，この山之内製薬の長年の活動も，極めて重要な意義を有するものとして考慮されるべきである。
(コ)山之内製薬の海外における活動
ａ米国における臨床開発自社実施
山之内製薬は，米国進出という事業目的を果たすため，また，塩酸タムスロシンの米国での製品化及び販売の実現を目的として，米国における医薬品の臨床開発を自ら実施することを決定し，平成元年１０月，これを開始した。
前記のとおり，山之内製薬とＢＩ社は，平成４年１０月に，欧州及び米国について塩酸タムスロシンを一括してライセンスアウトすることで合意に至っているが，米国における臨床開発は，同年以降も引き続き山之内製薬が行い，米国において医薬品を承認申請する際に必要となる申請書類を整えた上でこれをＢＩ社に引継ぎ，最終的には，平成８年４月，ＢＩ社が申請人となり，米国において「Ｆｌｏｍａｘ」の承認申請を行ったものである。この経緯に鑑みれば，米国における承認申請は，山之内製薬による臨床開発の実施なくしては実現しなかったものであり，米国における「Ｆｌｏｍａｘ」の販売及び売上は，山之内製薬が，自らリスクをとって米国で臨床開発を行ったからこそ実現したものということができる。また，前述のＢＩ社とのライセンス契約締結についても，山之内製薬による従前からの臨床開発の実施があったからこそ，円滑に進んだものといえる。
ｂ欧州における臨床開発自社実施及び自社販売
山之内製薬は，本件物質発明に関し，昭和６３年以降，自社のロンドン事務所を通じ，オランダをはじめとする欧州諸国において自ら臨床開発を実施していた。その後，平成２年１２月に，オランダのロイヤルヒストブロカデス社（RoyalGistBrocades.   B.V）を買収したため，以降は，同社を通じて，引き続き，自ら，オランダ等において臨床開発を行った。そして，平成７年にまずオランダで販売承認を取得し，その後，ドイツ，フランス，イギリス，イタリア，スペイン，ポーランド，ベルギー，ポルトガル，アイルランド，チェコ，ギリシャ，スイス，ハンガリー，ノルウェイ，フィンランド，デンマーク，ロシア及び旧ソビエト連邦の一部の国等の合計３５か国余りの欧州諸国においても順次販売承認を取得した上で，販売を開始，実施している。これら各国における販売承認の取得はもちろん，これに至る前段階である各種の特許取得や臨床開発の実施，また，販売後の営業活動は，当然ながら，全て，山之内製薬がコストと労力を投じて行っている。しかも，欧州内でＢＩ社が販売を実施している国は，ドイツ，フランス，イタリア，スペイン，オーストリア，ギリシャ，スイス及びポルトガルの合計８ヵ国であるが，山之内製薬は，今日時点で，このうちドイツ，フランス，イタリア，スペイン，ギリシャを含む前記合計３５か国余りにおいて事業活動を行っており，その活動範囲は広範囲に及び，これに投じているコストや労力の負担もまた，莫大なものである。このような山之内製薬の負担の下で，前記各国でのハルナール（各国での実際の商品名は，「Ｏｍｎｉｃ」，「Ｆｌｏｍａｘ」，「Ａｌａｎａ」等）の普及，売上が実現されている。
また，この当時，我が国の製薬企業が，海外において臨床試験を自ら行い，医薬品を自ら製造販売をしているケースはまれであり，山之内製薬のこれらの事業活動は，我が国の医薬業界にとって先駆的なものであった。山之内製薬が，米国においては臨床開発，欧州においては臨床開発及び自社販売という，ノウハウのない未知の領域において努力したという事情もまた，考慮されるべきである。
(サ)外国での販促活動等
ａ米国での販促活動
被告は，平成１０年及び１１年，ＢＩ社及びその子会社との間でＭｅｍｏｒａｎｄｕｍ（乙９０，９１）を締結し，「Ｆｌｏｍａｘ」（ハルナールの米国名）の販売活動支援，フェースⅣ臨床試験の支援をすることを合意し，これを実施した。
被告は，平成１１年１１月９日，ＢＩ社及びその子会社との間で書面を取り交わし（乙９２），●（省略）●はその後も継続された（乙９３，９４）。
被告は，平成１６年８月１６日，ＢＩ社の子会社との間で，プロモーション協力契約（乙９５）を締結し，ＢＩ社と協力して，●（省略）●その後も同様の活動が継続された（乙９６）。
●（省略）●
ｂカナダでの販促活動
被告は，平成１８年４月６日，ＢＩ社との間で，ＴＯＣＡＳＡｇｒｅｅｍｅｎｎｔＦｏｒ    Ｃａｎａｄａ（乙９７）を締結し，販売促進のため，●（省略）●を合意した。
ｃ欧州での活動
欧州でもＭＲによる泌尿器科専門医に対する積極的な訪問活動，情報提供活動を行ったほか，学会での発表を依頼するなどし，平成１６年９月のオランダにおける承認を初めとして，徐放錠の販売を開始し（乙１００），売上の維持・拡大に努めている。
ｄ特許侵害に対する活動
被告は，被告の物質特許又は製剤特許の侵害を理由とする仮処分手続を申し立て，全面的な勝訴決定を得た。
(シ)成功確率


ａ特許法３５条に基づき相当対価を算定するにあたっては，会社が負っている研究開発・事業化のリスク（成功確率）を考慮するべきであり，製薬業界の特殊性から成功確率は格別に考慮されるべきである。会社は，常に将来失敗するかもしれないリスクを抱えており，研究開発では，技術的なリスク，発明の完成や特許取得につき他社に先を越されるリスク等を，事業化では，補完的技術の開発・導入，生産体制・販売体制確立のための投資に見合う収益を得られる保証がないことや，ライセンス先が事業化に失敗するというリスクを抱えている。そして，相当対価請求権自体は，特許を受ける権利等を使用者に承継させた時点で発生し，本来，その時点において算定されるべきものであるから，その時点で会社が負っていた研究開発・事業化のリスクが考慮されるべきである。
ｂ製薬業界では，会社が負担する研究開発・事業化に伴うリスクは，他の業界と比べて圧倒的に大きい。
ⅰ製品の研究開発期間は，平成１０年時点で，全産業平均約３年に対し，医薬品は１３．２年である（乙６２，６３）。
ⅱ医薬品製造業の研究開発費は，平成２０年度で１兆２９５６億円（全産業の約１１％）であり，対売上高比率は１１．７４％（全産業平均３.１１％）である。１新薬開発には約５００億円を要すると言われる（乙６２，６４）。
ⅲ新薬開発の成功確率は，平成１６年～平成２０年で約２万５４８２分の１であり，完成した合成化合物６１万１５７６のうち，前臨床試験開始に至ったものは１９９，臨床試験を経て厚生労働省の承認を得て新薬となったものは２４である（乙６５）。化合物合成段階からみると成功確率は約０．０１％にも満たない。本件では，被告は，α遮断薬及びα・β遮断薬関連の研究において合計３２７の化合物を合成し（乙６７），そのうちハルナール及びローガン（アモスラロール）の２つを医薬品として上市しており，成功確率は２／３２７（約０．６１％）である。本件物質発明のリード化合物（ＹＭ－１１１３３）が合成された後の時期には合計１１４の化合物を合成しており，成功確率は１／１１４（約０．８８％）である。
ⅳその他，上市後に副作用等により販売を中止する場合は，研究開発費等の投資が無駄となる。
ｃ成功確率が低いことは，製薬業界の特殊性を形成するに至っているから，相当対価の算定にあたり，「独立要素」として考慮されるべきである。本件においても，製薬業界一般における成功確率は０．０１％にも満たないから，少なくとも０．０１％まで減じられるべきであり，上記α遮断薬及びα・β遮断薬関連の研究や，本件物質発明完成の過程を踏まえるとしても，０．６１％（２／３２７）又は０．８８％（１／１１４）に減じられるべきである。
(ス)原告に対する処遇
ａ原告は，本件物質発明がされた昭和５７年以降，ハルナールの国内における臨床試験，開発の進展につれて，同期入社の他の研究職社員の中では最も早く昇進，昇格しており，在職中，資格，役職ともに，従業員として最高の人事処遇を受けている（乙４９，５１）。収入も，退職前年年収は●（省略）●を超え，退職前７年間の累計収入は●(省略）●である等，取締役に選任された者を除き，同期入社の従業員と比較しても最高の報酬を受けている（乙５０）。人事面におけるこれらの厚遇は，本件物質発明の完成という原告の実績及び原告の有していた専門性も考慮した上で行われた人事判断の結果である。他方，取締役として抜擢されるか否かは，経営者としての資質・能力の有無にかかる問題であり，従業員の処遇とは次元の異なる判断に基づくものである（なお，取締役の選任は株主総会の決議事項である）。共同発明者のうちに取締役に選任された者がいることをもって，本件物質発明の発明者として原告と比較して厚遇を受けたということはできないし，その他の役員についても，単に研究者や営業職としての実績のみから取締役に選任されたものではない。したがって，取締役に就任した者がいることは，原告が従業員として最高の処遇を受けたことに何ら影響を与えない。
ｂ原告は，共同発明者の中で，取締役に選任された者を除き，最高の処遇を受けており，このことは，相当対価の算定にあたって十分に考慮されるべきである。
(セ)その他
ａ米国における訴訟
米国ニュージャージー連邦地方裁判所における被告とＲａｎｂａｘｙ社の間の特許侵害排除訴訟は，Ｒａｎｂａｘｙ社が本件物質特許の無効等を主張して「Ｆｌｏｍａｘ」の後発品申請をしたことを受け，権利者として被告が訴訟提起し，その後控訴審において和解を成立させるまでの約２年半の間，当事者として訴訟活動を行い，費用と時間を投じたものであって，被告が本件物質発明により利益を受けるについて貢献した事情の一つである。原告の証言が，ニュージャージー連邦地方裁判所における被告とＲａｎｂａｘｙ社の間の特許侵害排除訴訟の勝訴を導いたということはできず，原告が，被告の米国特許維持に貢献したとはいえない。
また，被告は，米国では，上記訴訟の他にも，同様の特許侵害排除訴訟をＩｍｐａｘ社に対し提起し，和解を成立させるに到っている。ｂ原告は，本件物資発明を，山之内製薬の従業員としての業務の一環として行っていた研究開発において実現したものである。そして，その研究開発は，全て，山之内製薬の研究所等，山之内製薬の所有管理するインフラ設備において行われたものであり，研究開発に必要となる機材，資材等は全て，山之内製薬が負担した。
ウ本件物質発明は，次のとおり，被告に蓄積されていた知見を利用しさえすれば容易に到達が可能なものであり（乙１１７），原告の貢献は大きいものとはいえない。


そもそも，本件物質発明に係る物質についての原告の貢献は，端的にいえば，既にＡ３によって合成されていた塩酸タムスロシンのラセミ体から，その光学異性体を合成したというにとどまるものである。(ア)本件物質発明（本件リード化合物発明後の構造修飾）は，被告が昭和５１年以降継続して実施してきたα・β受容体遮断薬研究の蓄積の結実として完成したものであり，また，薬理研究を含むその他の研究等にも支えられているものである。例えば，ハルナールの研究開発に関連して被告が合成した合計３２６の化合物（乙６７）及びこれら化合物の研究の過程で獲得した多くの技術や知見があり，中でも，“ある化合物中のこの基をこのように置換すればα遮断作用が増強またはβ遮断作用が減弱される”，あるいは“この基を除去すればα遮断作用が増強またはβ遮断作用が減弱される”という，α遮断作用増強またはβ遮断作用減弱を導く構造修飾に関する技術・知見があった。本件物質発明は，会社財産であったアモスラロールに公知技術を適用して得られた本件リード化合物を基礎として，その上に，同じく会社財産であった上記技術・知見から最適のものを「寄せ集める」だけで完成に至った。原告は，被告の努力・負担の積み重ねがあればこそ，本件物質発明を完成に至らせることができたのであり，本件物質発明の実施品が社会において大きな価値を見出されるにように導く過程において，専ら被告による膨大な努力の積み重ねが行われてきたのであって，この過程の中に原告の貢献はない。
(イ)本件発明に関して原告の直面した困難度は，単なる既存の知見の「寄せ集め」の一端を，それも被告における業務の範囲内で担ったにすぎないのであり，本来であれば，支払われていた給与額に相当する範囲を大きく超えるほどの困難の克服があったとは認められない程度のものである。また，原告は，仮に本件物質発明に失敗したとしても，従業員としての立場を失ったり，給与の返還を求められることはなかった。(ウ)昭和４５年発表の論文（乙６８）では，ＯＨ基がβ遮断活性に必要である旨が明記され，昭和４８年発表の論文（乙６９）では，ＯＨ基の有無，ラセミ体又は光学異性体の別によるα遮断作用を研究し，ＯＨ基がない場合の方が，ある場合よりα遮断作用が強い旨がデータとともに論じられていた。そのため，本件リード化合物が合成された昭和５４年６月当時において，ＯＨ基を除去して脱ＯＨ化した場合に，β遮断作用が低下しα遮断作用が増強，維持されることは，当然期待されることと認識されていた。したがって，アモスラロールからＯＨ基を除去すれば，α遮断作用のみを有する新規の化合物が得られると発想し，これを実行することは，独自のものではなかった（乙５３参照）。(エ)本件物質発明は，本件リード化合物のⅰメチル基をメトキシ基に変換し，ⅱメチル基を導入し，ⅲメトキシ基をエトキシ基に変換したものであるが，ⅰの変換は，昭和５２年１１月にアモスラロールから別の化合物（ＡＢ－１３７）を合成する際に既に行われ，α遮断作用が増強され逆にβ遮断作用が低下することが明らかになっていた。ⅱの導入は，昭和５３年８月にＡＢ－１３７から別の化合物（ＡＢ－１９０）を合成する際に既に行われ，α遮断作用は維持しつつβ遮断作用を低下させることが可能であることが明らかになっていた。ⅲの変換は，昭和５３年４月にアモスラロールから別の化合物（ＡＢ－１７３）を合成する際に既に行われ，α遮断作用が増強され，β遮断作用が低下することが明らかになっていた。
このように，原告が本件リード化合物の構造修飾を開始した当時，被告には，アモスラロールから他の化合物を合成する際に蓄積していたより強いα遮断作用を得るための構造修飾の知見が存在しており，本件リード化合物から構造修飾を行う場合，既に会社に蓄積された上記知見を組み合わせて利用すれば，「より強いα遮断作用」を持つ化合物を得えられることは容易に想像が可能であった。原告らは，より強いα遮断作用が期待できる基に関する会社の知見をつなぎ合わせた構造修飾のみを行い，本件物質発明に至ったにすぎない。
(オ)以上のとおり，原告は，既に公知となっていた「ＯＨ基を除去すればα遮断作用を増強又は維持したまま，β遮断作用を低下させる」との知見を利用してアモスラロールから本件リード化合物を合成し，また，既に会社に蓄積されていた，α遮断作用を増強しβ遮断作用を低下させるアモスラロールの構造修飾の方法を踏襲して，本件リード化合物の構造修飾を行い，本件物質発明に至ったにすぎない。会社に蓄積された知見を踏襲したことにより本件物質発明に至ったことに鑑みれば，会社の貢献度を高める事情である。
(カ)原告は，被告が当初，前立腺肥大症に基づく排尿障害に有用な医薬品を，塩酸タムスロシンのラセミ体（ＹＭ－１２６１７）で進めるとの方針を決定したこと，低コストでの開発方針を採用したことは被告のミスであると主張するが，ラセミ体での治療薬を開発テーマとしたことは合理的であった。
すなわち，被告が前立腺肥大症に基づく排尿障害の治療薬を正式にテーマ化した昭和５７年５月の研究開発会議（乙５６）の時点では，光学異性体のα遮断作用は未知数であったから，この時点でラセミ体での開発をテーマとしたことは当然である。また，臨床試験を開始した昭和５８年１０月当時，前立腺肥大症に基づく排尿障害は，その市場性が把握できていなかったため，低コストで開発する必要があり，そのためラセミ体での開発を行うこととしたものである。その後，研究の発展及びそれを取り巻く状況を考慮して，適切な時期に光学異性体での開発に方針転換したものである。
エ原告の研究は業務の一部であること
原告は，本件物質発明が，被告会社の業務とは全く無関係な研究が基礎となって完成したものであるかのように主張するが誤りである。会社の従業員であるところの研究員は，会社から明示的に与えられている指示やテーマを実行するのみならず，会社の研究の発展のため，研究員としての知見を最大限活用し，自ら主体的に考え，研究することも同時に求められている。
昭和５５年前後の当時，山之内製薬においては，研究員の間で，「セミナー」という勉強会が行われていた。この「セミナー」には，各研究領域の化学，薬理のリーダーも含めた化学研究員のほぼ全員（３～４名）と，薬理研究員，その他情報調査担当者，知財担当者等数名が集まり，合計人数１０人弱で構成され，開催日時がある程度固定化されていることが通常であった。「セミナー」においては，各研究員が，自身の「セミナー」の前段階における研究について発表，提案し，これらのうち，「セミナー」において研究領域グループ全体としての研究テーマとして取り上げることが決定された研究が，研究領域グループの研究テーマとして格上げされるという運用がされていた。


原告がいう自主的な研究や単独・独自の個人的研究とは，この「セミナー」の前段階の研究を指すと思われる。そして，定時の勤務時間外において行われていたこれらの研究及び「セミナー」における研究に対しては，残業手当も適正に支払われていた。
したがって，「セミナー」の前段階の研究及び「セミナー」における研究は，いずれも被告の業務の一部としての研究であって，被告の業務外の研究ではない。
（原告）
被告の主張は争う。
(3)相当対価額の算定
（原告）
ア原告の被告に対する本件請求は，一つの医薬品に関する特許についての一つの職務発明相当対価支払請求権であり，一つの訴訟物として主位的に請求する。
イ仮に，本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権，我が国における対価請求権及びその他の国における対価請求権が，それぞれ訴訟物を異にする場合には，予備的に，「次に記載する順序にしたがい，金１０億円に満つるまで」との請求とする。
(ア)ライセンス対象分の対価請求と自社販売分の対価請求とは，ライセンス対象分を優先とする。
(イ)物質特許分と製法特許分とでは，物質特許分を優先とする。(ウ)北米分，欧州分，我が国国内分とでは，同順序とする。(エ)欧州分のうち，国別に順序を付ける場合は，イタリア，ドイツ，スペイン，フランス，イギリス，オランダ，ポーランド，ポルトガル，フィンランド，ロシア，ベルギー，オーストリアの順序とする。
ウライセンス分における相当対価額の算定
(ア)ライセンス分についての相当対価の額は，使用者等が受けるべき利益の額＝ライセンス契約により得た収入の額×本件発明の寄与度として算定される。
ａライセンス契約により得た収入の額
ハルナール（塩酸タムスロシン）について，ＢＩ社の米国売上は別表６「塩酸タムスロシン米国ＢＩ正味売上」のとおり●(省略）●であり（被告の主張と基本的に異なるものではないが，特許保護期間延長後のライセンス料を考慮するか否かの点において異なる。），米国における推定実施料率３３．０５％を乗じた●(省略）●が，被告がＢＩ社からライセンス契約により得た米国の収入の額である。また，ＢＩ社の欧州売上は，別表７「塩酸タムスロシン欧州ＢＩ正味売上   」記載   のとおり   ，●(省略   ）●で   あり，   これに   ●（省略   ）●が，被告がＢＩ社からライセンス契約により得た欧州の収入の額である。
ｂ本件発明の寄与度
本件物質発明及び本件製法発明は，ハルナール（塩酸タムスロシン）の製造に必要不可欠な特許であるところ，医薬業界では，物質発明は（１．０），製造発明は（０．３）の各寄与度と言われており，被告自身も同様に評価している。したがって，本件物質発明の特許期間中の寄与度は１００％（１．０）であり，また，本件物質発明の特許期間が満了した後の，本件製法発明の寄与度は３０％（０．３）と評価するのが妥当である。
(イ)使用者等が貢献した程度は，前記のとおり８０％であり，多くとも９５％を上回ることはないから，発明者貢献度は２０％であり，少なくとも５％を下回ることはない。
(ウ)共同発明者間の寄与度については，本件物質発明について４０％，本件製法発明について９０％とすることについて，被告は算定の根拠として原告に呈示したものであり，原告，被告間で争いがない。(エ)したがって，具体的な相当対価額（ライセンス分）は，次のとおりである。
ａ米国ＢＩ分＝●（省略）●（被告がＢＩ社からライセンス契約により得た米国の収入の額●（省略）●に推定実施料率３３．０５％を乗じた額）×本件発明の寄与度（１．０）×発明者貢献度２０％×共同
発明者間の寄与度４０％＝●（省略）●
ｂ欧州ＢＩ分（物質発明）＝●（省略）●（被告がＢＩ社からライセンス契約により得た欧州の収入の額●（省略）●にロイヤリティー●（省略）●を乗じた額）×本件発明の寄与度（１．０）×発明者貢献度２０％×共同発明者間の寄与度４０％＝●（省略）●ｃ欧州ＢＩ分（製法発明）＝●（省略）●（被告がＢＩ社からライセンス契約により得た欧州の収入の額●（省略）●にロイヤリティー●（省略）●を乗じた額）×本件発明の寄与度（０．３）×発明者貢献度２０％×共同発明者間の寄与度９０％＝●（省略）●
（被告）
ア自己実施販売額について
被告による本件の製品の国内自社販売額は，年度別にみると，合計４２０９億円である。
イライセンス収入について
被告は，ＢＩ社との間で北米ライセンス契約，欧州ライセンス契約の
他，●（省略）●
ウ中間利息の控除
原告は，被告に対し，我が国及び外国における本件物質発明及び本件製法発明の各特許を受ける権利を承継した時点（我が国の物質特許については昭和５５年２月８日，製法特許については昭和６０年１１月１３日，米国については昭和６０年７月１８日，欧州のおいては昭和５６年２月２日）において，いずれも特許法３５条に基づく相当対価の請求をすることができたから，対価の算定にあたっては，上記時点を基準として，被告において各発明による利益が得られた時期までの中間利息を控除する必要がある。
(4)消滅時効
（被告）
ア全部消滅時効
本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権は，次のとおり，我が国以外のすべての国における請求権を含めて，すべて確定的に時効消滅した。
(ア)我が国における本件物質発明の特許を受ける権利についてａ被告が，我が国における本件物質発明に係る特許を受ける権利を承継した昭和５５年２月８日当時，被告には，相当対価の支払に関し，支払時期，支払方法について定めた社内規程は存在しておらず，被告がこれらの点について原告と特別の合意をしたこともないから，原告の本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は，遅くとも上記承継時である。
ｂ平成２年２月８日が経過した（民法１６７条１項）。(イ)我が国における本件製法発明の特許を受ける権利についてａ被告が，我が国における本件製法発明に係る特許を受ける権利を承継した昭和６０年１１月１３日当時，被告には，相当対価の支払に関し，支払時期，支払方法について定めた社内規程は存在しておらず，被告がこれらの点について原告と特別の合意をしたこともないから，原告の本件製法発明に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は，遅くとも上記承継時である。


ｂ平成７年１１月１３日が経過した（民法１６７条１項）。(ウ)外国における本件物質発明及び本件製法発明に係る各特許を受け
る権利について
ａ外国における本件物質発明及び本件製法発明に係る各特許を受ける権利については，一括して原告から被告に承継されたと解されるから，本件物質発明については遅くとも昭和５５年２月８日に，本件製法発明については遅くとも昭和６０年１１月１３日に，それぞれ原告から被告に承継された（なお，外国の特許法制において，企業が職務発明に係る特許を受ける権利を原始取得する国であるイタリア，スペイン，フランス，イギリス，オランダ及びポルトガル等についても，予備的に相当対価請求権が発生することを前提に主張する。）。
ｂそして，旧特許法３５条３項の類推適用により，上記の一括承継により相当対価請求権が発生し，当該時点から時効期間が開始するところ，消滅時効の問題は，実体問題であり，当該請求権発生に係る承継行為に最も密接な関係がある地の法の適用を受けると解されるから，本件においては，日本法により時効期間は１０年となり，平成２年２月８日及び平成７年１１月１３日が経過した。
(エ)時効援用（主位的主張）
ａ被告規程１の制定及び時効援用
山之内製薬は，被告規程１の制定過程である平成８年，制度の対象を「施行日以後に発生した出願・登録・実施」とした規程案を原告に説明し，同年１０月には原告もメンバーの１人を構成していた研究開発会議において，被告規程１についての議論を行った。これら一連の説明，協議の中で，山之内製薬は，本件物質特許及び本件製法特許に係る各相当対価請求権は，時効期間が経過し，被告規程１の補償対象ではないことを明確に告知した（乙１，２）。山之内製薬は，これらの告知をもって，相当対価請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
ｂ被告規程２の制定及び時効援用
被告は，被告規程２の制定過程である平成１４年１０月ころから平成１５年２月ころ，原告も参加した研究開発会議において，その施行日（平成１５年４月１日）より前に出願，登録，実施された特許について何ら言及していない被告規程２について報告し，同会議の了承を得ている。したがって，山之内製薬は，原告に対し，本件物質特許及び本件製法特許に係る各相当対価請求権は，被告規程２の補償対象ではないことを明確に告知した（乙３）。山之内製薬は，この告知をもって，相当対価請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。ｃ上記消滅時効の援用により，相当対価請求権はいずれも平成１７年４月１日より以前に確定的に消滅しているから，平成２１年３月６日になされた本件支払（合計３３５万９９００円）は，時効消滅に対して何らの影響を与えない。
(オ)時効援用（予備的主張）
ａ被告は，原告に対し，平成２１年１１月１１日の本件第１回口頭弁論期日において陳述された同日付け被告準備書面(1)をもって，本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権について，時効を援用する旨の意思表示をした。
ｂ被告は原告に対し，平成２３年９月２日の本件第１３回弁論準備手続期日において陳述された同年８月３０日付け被告準備書面(19)をもって，すべての本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権について，時効を援用する旨の意思表示をした。
ｃ本件支払の性質
被告による本件支払は，被告現行規程の趣旨及び本件支払の具体的経緯に照らせば，改正後特許法を前提とした被告現行規程に基づき，山之内製薬と藤沢薬品工業の合併後の両社従業員の処遇統一等の観点から一種の恩賞の意味合いで行われたものであるから，対価請求権の消滅時効の援用を妨げる事由とはならない。
ⅰ被告現行規程の趣旨
山之内製薬及び藤沢薬品工業は，合併して被告を設立するにあたり，平成１７年４月１日施行の改正特許法３５条３項，４項を前提として，両社の職務発明に関する社内規程を統合し，被告規程３としたが，その際，改正特許法では，同法施行前の特許を受ける権利の承継については，改正前特許法のみが適用されるとされたのに対し（附則２条），被告規程３では，両社の従業員の合併後の処遇統一等の観点から，平成１７年３月３１日以前にした特許を受ける権利の承継についても，同年４月１日以降に承継されたもののように扱い，同規程で算出された金額を支払うこととした。
ⅱ本件支払の具体的経緯
被告は，本件支払に先立ち，原告に対し，被告現行規程が改正後特許法３５条に対応して制定されたことを明確にしたり，ハルナールについては，被告規程１，２では支払対象となっておらず，未払部分もないこと等を説明した。
ⅲ従業員の合併後の処遇統一等の要請
山之内製薬は，専ら職務発明の発明者に適用される被告規程１，２と，職務発明の発明者であるか否かにかかわらず，広く報奨に値する者に適用される開発報奨規程（乙１２）の制度を有していた。また，藤沢薬品工業は，「職務発明取扱規定」（乙１３）において出願補償及び登録補償を定め，「職務発明実績補償規則」（乙１４）において，施行日より前に既に販売されている対象製品についても，対象となる特許権等の存続期間中であり，対象製品につき特許権等が実施されている限り，施行日以降の対象製品の売上高を基準に実績補償金を支払うとしていた。したがって，平成１７年４月１日の合併にあたり各制度を整理統合した際，合併後の両社従業員の処遇統一という政策的配慮から，藤沢薬品工業において，職務発明実績補償規則の施行日以降，特許が実施されている限り，継続的に実績補償金を支払う運用をしていたことと同様，山之内製薬の従業員についても，特許を受ける権利の承継時期にかかわらず，同等の金額を支払うことにし，合併前に出願，実施がされた特許にかかる発明をした山之内製薬の従業員についても，いわば恩賞的な意味合いでの支払を行うこととなり，被告規程３が制定された。
イ一部消滅時効①（予備的主張）
本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権のうち，平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分の請求権は，次のとおり，我が国以外のすべての国における当該請求権を含めて，時効消滅した。(ア)本件支払が，平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分についての相当対価としての支払であったとしても，我が国及び外国における本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権のうち，同年３月３１日以前の売上に対応する部分の請求権は，時効により消滅しており，当該消滅時効の援用を妨げるような事由は存在しない。
(イ)時効援用


ａ被告は，原告に対し，本件支払の決定を通知したことをもって，本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権のうち，平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分につき，消滅時効を援用する意思表示を行った。
ｂ被告は，原告に対し，平成２１年１２月２５日の本件第１回弁論準備手続期日において陳述された同月１６日付け被告準備書面(3)をもって，本件物質発明及び本件製法発明に係る各対価請求権のうち，平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分につき，消滅時効を援用する意思表示をした。
ｃ被告は，原告に対し，平成２３年９月２日の本件第１３回弁論準備手続期日において陳述された同年８月３０日付け被告準備書面(19)をもって，我が国及び外国における本件物質発明及び本件製法発明に係るすべての相当対価請求権のうち，平成１７年３月３１日以前の売り上げに対応する部分につき，消滅時効を援用する意思表示をした。(ウ)本件支払は，平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分の相当対価請求権については，時効利益の放棄にはならない。ａ仮に，原告の相当対価請求権が，特許期間満了までの将来における全ての売上に対する一個の請求権であるとしても，本件支払は，平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分という明確に区別された部分の弁済として行われたから，当該部分のみの時効利益の放棄となるにすぎない。
ｂ原告の相当対価請求権が一個の請求権であるとしても，可分債権（金銭債権）の一部の時効利益の放棄は可能である。
ｃ時効利益の放棄の内容及び効果は，当該意思表示における効果意思の解釈により判断されるところ，一部の支払が，債権全部のうちの明確に区別された特定の部分についてのみの弁済として行われた場合には，債務者は，当該特定の部分に限定して弁済する意思を表示したにすぎず，その余の部分については，それを支払う意思は表示されていないと解されるから，当該その余の部分についての時効利益の放棄にはならない。
ｄ債務の一部の支払について，時効利益の放棄の問題と時効中断の問題は，いずれも一部の支払がその余の部分の時効主張にどのような影響を与えるかという問題であり，債権者・債務者間の利益状況は類似しているから，整合性のとれた考え方をするべきである。そして，一部弁済が，ある特定の部分についてのみの弁済であると認められる場合には，残部について時効中断の効力は生じないと解されるから，時効利益についても，当該部分についてのみの放棄と解すべきである。ｅ本件支払は，被告現行規程に基づき，平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分を支払ったにすぎないから，被告の効果意思も，この部分のみの時効利益を放棄するというものであり，被告は，上記効果意思を，原告に十分かつ適切に表示していた（乙８～１０）。(エ)平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分の相当対価請求権についての時効援用は，信義則に照らしても，許される。ａ原告の相当対価請求権が一個の請求権であるとしても，本件支払は，平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分という明確に区別された部分の弁済として行われたから，同年３月３１日以前の売上に対応する部分については，信義則に照らしても時効援用は許される。ｂ原告の相当対価請求権が一個の請求権であるとしても，可分債権（金銭債権）の一部以外の部分について時効援用することは，信義則に照らしも許されると考えられる。
ｃ債務者が，時効完成後に，時効完成の事実を知りつつ債務の一部を弁済した場合で，当該一部弁済が，当該一部分のみに限定して時効利益を放棄する意思表示と解釈され，時効利益の放棄の効果も当該一部分のみに限定される場合，時効完成の事実を知っていたことが，当該一部分以外の部分にまで信義則に照らして時効援用を否定すべき根拠にはならない。
ｄ時効完成後に債務の一部の支払がされた場合，債務の全部について時効援用が信義則に照らして許されない場合があるが，その理由は，時効完成後に債務者が債務の承認をすることは，時効による消滅時効の主張と相容れない行為であること（債務者の帰責性），相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えること（債権者の信頼ないしは期待保護の必要性），この場合に援用を認めなくても，永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反しないこと（時効制度の趣旨との整合性）である。しかし，本件支払のように，当該支払が，明確に区別された特定の部分の弁済としてされた場合には，それ以外の部分について時効消滅を主張することと相容れないものではなく（債務者の帰責性がない），それ以外の部分について時効消滅を主張しても，債権者の信頼・期待を損なうものでもなく（債権者の信頼ないしは期待の保護の必要性がない），それ以外の部分について時効援用を認めないことは，永続した社会的事実を覆滅させ，時効制度の趣旨にそぐわない（時効制度の趣旨との整合性がない）から，信義則に照らし，それ以外の部分の時効援用は許されると解すべきである。
ｅ債務の一部の支払によって時効援用が信義則に照らして許されなくなるかの問題と一部支払による時効中断の問題は，いずれも一部の支払がその余の部分の時効主張にどのような影響を与えるかという問題であり，整合性のとれた考え方をすべきである。そして，一部の支払が，明確に区別された特定の部分についてのみの弁済としてなされた場合には，信義則に照らし，その余の部分の時効援用は許されると解すべきである。
ｆ本件支払は，被告現行規程に基づき，平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分を支払ったにすぎないから，同年３月３１日以前の売上に対応する部分の相当対価請求権について時効消滅を主張することは，本件支払と相容れない行為ではない。また，被告は，原告に対し，本件支払の上記対象について十分かつ適切に表示しているから，原告が，同年３月３１日以前の売上に対応する部分についても被告が支払をする意思があると期待・信頼したり，当該部分の時効援用をしない趣旨と考えることはない。そして，本件支払は，時効完成から長期間経過後にされた上記部分についてのものであり，同年３月３１日以前の売上に対応する部分の状態への影響はないから，当該部分の時効援用を認めないことは，永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反する。
ウ一部消滅時効②（予備的主張）


本件物質発明及び本件製法発明に係る各相当対価請求権のうち，本件支払の対象とならなかった我が国における本件物質発明に係る相当対価請求権及び欧州の一部の国（スペイン，ロシア，ポルトガル，ギリシャ等）における本件物質発明に係る相当対価請求権等は，時効消滅した。(ア)本件支払が，特許法に基づく相当対価の一部の支払であったとしても，我が国における本件製法発明に係る相当対価請求権並びに米国及び欧州の一部の国における本件物質発明に係る相当対価請求権についての一部の支払にすぎないから，本件支払の対象とされていない我が国における本件物質発明に係る相当対価請求権，及び，欧州の一部の国（スペイン，ロシア，ポルトガル，ギリシャ等）における本件物質発明に係る相当対価請求権等については，時効消滅しており，当該消滅時効の援用を妨げるような事由は存在しない。
(イ)時効援用
ａ被告は，原告に対し，平成２１年１２月２５日の本件第１回弁論準備手続期日において陳述された同月１６日付け被告準備書面(3)をもって，本件支払の対象ではない我が国における本件物質発明に係る相当対価請求権等につき，消滅時効を援用する意思表示をした。ｂ被告は，原告に対し，平成２３年９月２日の本件第１３回弁論準備手続期日において陳述された同年８月３０日付け被告準備書面(19)をもって，我が国における本件物質発明に係る相当対価請求権，及び，欧州の一部の国（スペイン，ロシア，ポルトガル，ギリシャ等）における本件物質発明に係る相当対価請求権等ついて，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
(ウ)本件支払は，その支払の対象とした相当対価請求権の一部の支払であり，被告はその部分のみ債務を認める意思を表示したにすぎないから，当該対価請求権全体はもとより，訴訟物を異にするそれ以外の相当対価請求権等について時効利益の放棄となることはない。(エ)本件支払は，その支払の対象とした相当対価請求権の一部の支払であり，当該対価請求権全体はもとより，訴訟物を異にするそれ以外の本件物質発明に係る相当対価請求権等については，債務を認めたと評価しうる事情はなく，このことは原告も認識していたから，それ以外の相当対価請求権等について時効援用をすることは，被告の先行する行為と相容れないものではなく，原告として被告がかかる時効援用をしない趣旨であると考えることはあり得ず，かかる消滅時効の援用を認めることは，永続した社会秩序の維持という制度趣旨にも合致するから，上記のそれ以外の相当対価請求権等については，時効援用により，消滅している。
エ平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分について，本件支払及び被告現行規程に基づき今後予定される追加支払は，改正後特許法３５条４項に照らして合理的であるから，被告は，同日以降の売上に対応する部分について，これ以上の支払義務を負わない。
(ア)改正特許法３５条を踏まえた既存案件について，衆議院及び参議院の各経済産業委員会の平成１６年５月の附帯決議（乙１６）や政府参考人答弁等では，既存案件についても，当該紛争の当事者間に就業規則等の「自主的な取決め」が存在する場合には，これらに基づいて「相当の対価」を決定することによって解決することが望ましいという意思が表明された。被告は，これらを前提に被告現行規程を策定し，支払の対象となる特許が，平成１７年３月３１日以前に相当対価請求権を取得した特許であっても規程が適用されるとしたから，その支払が「相当の対価」といえるかの判断にあたっては，改正特許法３５条４項の精神を十分に反映して行われるべきである。
(イ)被告規程３の制定に際しては，従業員との間で説明・協議を重ね，意見を聴取しており，被告規程３の改訂の際も，職務発明委員会で審議・決定し，社内ホームページで公開し，従業員に意見を求めた後，取締役会の承認を経て決定された。被告現行規程は，社内向けに公開されており，研修でも，毎回概要を説明し，退職者等にも，要請があれば情報を開示している。被告は，原告に対しても，適切な方法・時期に資料を開示しており，また，本件支払の対価額の算定においても，本件支払の決定の通知前後を通じて質及び量ともに十分な意見聴取を行っている。(ウ)本件支払（合計３３５万９９００円）の算定根拠となった被告現行規程１８条，２３条の算定式についても，被告は，改正前特許法３５条４項及び裁判所の考え方に鑑みて，被告が属する製薬業界の特殊性等も加味しつつ，ⅰ独占の利益，ⅱ発明者貢献度，ⅲ共同発明者間の寄与割合，ⅳ発明寄与度を考慮し，当該算定式を制定したものであり，合理的である。本件支払の具体的算定においても，当該算定式を適用の上，個別具体的事情を考慮した上で，係数及び発明者間の寄与度を決定し，金額を算定したものであり，平成１７年４月１日以降の売上に対応する部分についての「相当の対価」といえる。
(エ)したがって，本件支払は，改正特許法３５条４項の精神に照らし，平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日までの売上に対応する部分の支払として合理的であるから，原告は，当該部分については，これ以上の何らの権利も有していない。また，被告が被告現行規程に基づいて今後支払うべき平成２０年４月１日から平成２１年１０月２７日までの売上に対応する部分の支払についても，被告現行規程に基づき然るべく行えば，「相当の対価」である。
オ原告の主張に対する反論
当事者対等の要請は，ひとたび客観的に発生した対価請求権の時効消滅の場面では妥当しない。社会的事実として同一の発明から生じたとしても，権利として別個の請求権であれば，消滅時効は，それぞれの個別事情に応じて決せられる。我が国と外国の各特許を受ける権利が包括的に承継されることが少なくないことも，特許を受ける権利の承継時の事象にすぎず，別個の相当対価請求権の消滅時効が画一的に決せられるべき理由には
ならない，
（原告）
ア被告の主張はいずれも争う。
イ仮に，被告主張の消滅時効の起算点を前提に時効期間が経過しているとしても，被告は，時効利益を放棄しており，あるいは，被告が消滅時効を援用することは信義則に照らして許されない。
(ア)全部消滅時効について
被告は，消滅時効期間が完成していると認識しつつ，売上高・ライセンス収入・共同発明者間の寄与度等を基礎に金額を算定し，本件支払を行っているから，本件支払は，相当対価としての実績補償の性質を有し，当該債務を承認し一部弁済したものである。したがって，被告は，時効利益を放棄しており，あるいは，時効援用をすることは信義則に照らして許されない。
(イ)一部消滅時効①について
相当対価請求権が，対象製品の年度別売上により区別されるという主張は不合理である。また，被告は時効利益を放棄しており，あるいは，時効援用は信義則に照らして許されない。


特許法３５条の職務発明の相当対価請求権は，「使用者等が受けるべき利益」，「使用者等が貢献した程度」を考慮して定められるが，「使用者等が受けるべき利益」は，対象製品の売上に直接リンクせず，実施料率・利益率等をも考慮しており，実施料率も，見返り製品の有無・内容，特許満了後の原末購入義務の有無・内容等々具体的な契約条件により左右される。利益率も，売上高とリンクしない。「使用者等が貢献した程度」も，対象製品の売上とは直接関連しない。
被告の主張によると，時効期間の経過後に対象製品の販売が開始された場合は，時効期間経過前に相当対価請求権を行使しても，売上がないので，対価はゼロとなり，結局，販売開始時を過ぎても，原告は相当対価請求権を行使できないことなる。
明確に区別できない１つの訴訟物である相当対価請求権の事案では，消滅時効の援用が部分的に認められたり認められなかったりする考え方は不合理である。
(ウ)一部消滅時効②について
特許法３５条３項，４項の「特許を受ける権利」には，我が国及び外国の各特許を受ける権利が含まれ，その対価請求権は，同条項の適用により一元的に発生するか（主位的主張），外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求権は，同条項の類推適用により発生する（予備的主張）から，我が国の物質特許に関してのみ時効消滅することはない。すなわち，我が国において職務発明に係る各国の特許を受ける権利は，社会的事実としては，実質的に１個と評価される同一の発明から生じること，承継の時点において，どの国に特許出願をするのか，特許出願をした場合に特許が付与されるかどうかなどの点は確定していないことが多く，我が国の特許を受ける権利とともに外国の特許を受ける権利が包括的に承継されることも少なくないこと等からすると，本件支払は，我が国における本件物質発明に係る対価請求権に対しても，時効利益の放棄であり，あるいは，その時効援用は，信義則に照らして許されない。
ａ時効利益の放棄について
被告は，消滅時効の完成の事実を知って（乙６）相当対価の一部として本件支払をしたから，時効の利益を放棄したものである。平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分の時効利益の放棄にはならないとの主張は，相当対価請求権を年度別売上に対応して区別するという考え方自体が不合理であるし，被告は，本件支払の際，消滅時効の完成の事実を知っている状況で，「時効の利益を放棄するものではないとの留保」もしなかったから，本件支払によって，相当対価につき弁済すべき意思を明らかにしたものである。そして，当事者が，弁済したり，弁済しようとする意思を明らかにした場合には，権利関係は当事者間においてすでに明瞭となっているから，本件支払後に消滅時効の援用を認めることは，時効制度の趣旨を逸脱するものである。
ｂ信義則について
本件支払は，被告の売上高，ライセンス収入，共同発明者間の寄与度等を基礎に金額が算定されており，恩賞ではなく，実績補償という相当対価としての支払であるから，時効完成後の当該債務の承認であり，時効援用は信義則に照らして許されない。
本件においては，原告は，単なる一人の研究者・従業員にすぎないのに対し，被告は，大企業・使用者で法的な知識・経験が圧倒的に勝っていたこと，被告は，消滅時効の完成を認識していたものであり，時効完成を知らなくても，一部弁済を行った場合に時効援用権を喪失する場合があることと比較して，債務者を保護すべき要請は低いこと，原告には，欺瞞的な方法等の悪質性はないこと，被告は，本件支払の前に時効援用権を留保しなかったから，被告を保護すべき要請は低いこと，原告は，本件支払に納得しないとの明確な意思表示をしたから，原告を保護すべき要請が高いこと等，時効援用が信義則に照らして許されない事情がある。
また，職務発明の相当対価請求においては，第三者が，当該請求権が存在しないとして，その上に築き上げた社会の法律関係というものは存在しないから，永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由はそもそも妥当しない。本来存在した権利を消滅させるという消滅時効制度からすれば，本来の権利を尊重し持続させる方が，正義に適うといえる。対等の立場ではない発明をした従業者を保護するという特許法３５条３項，４項の趣旨も十分に考慮すべきである。
第３当裁判所の判断
１外国特許についての特許を受ける権利の承継についての準拠法(1)本件において，原告は，本件物質発明及び本件製法発明について，我が国における各特許を受ける権利の承継に基づく相当対価の支払請求をするとともに，外国における各特許を受ける権利の承継に基づく相当対価の支払請求をしており，後者においては，対象となる権利が外国の権利である点で渉外的要素を含むため，その準拠法を決定する必要がある。本件においては，前提となる事実(2)イのとおり，職務発明である本件物質発明及び本件製法発明について，発明者である原告は，使用者である被告に対し，被告を出願人とする最初の特許出願である我が国における特許出願をした時点，すなわち本件物質発明については昭和５５年２月８日ころ，本件製法発明については昭和６０年１１月１３日ころにおいて，それぞれ我が国における各特許を受ける権利とともに，外国における各特許を受ける権利をも譲渡したと認めるのが相当であり，かかる譲渡は，日本法人である被告と，我が国に在住して被告の従業員として勤務していた日本人である原告とが，原告が行った職務発明について我が国において締結したものであるから，原告と被告間においては，かかる譲渡の成立及び効力の準拠法については，我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認めるのが相当である。そして，外国における特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は，譲渡の当事者がどのような債権債務を有するかという問題であり，譲渡当事者間における譲渡の原因関係である債権的法律行為の効力の問題であると解されるから，かかる譲渡の対価に関する問題については，我が国の法律が準拠法となると認めるのが相当である（法の適用に関する通則法７条）。被告は，従業員による職務発明について，特許を受ける権利を企業が原始取得する法制となっている国であるイタリア，スペイン，フランス，イギリス，オランダ，ポルトガル及びベルギー（乙１０２～１０９）においては，被告が本件物質発明及び本件製法発明についての特許を受ける権利を原始取得しており，そもそも相当対価請求権は発生しない等と主張する。しかしながら，特許を受ける権利が当該外国においてどのように取り扱われ，どのような効力を有するのかという問題とは異なり，特許を受ける権利の譲渡に基づく対価請求に関する問題は，上記のとおり，譲渡の原因関係である債権的法律行為の効力の問題であると解されるから，準拠法は，当事者の意思に従って定められると解される。そして，前記のとおり，本件では，当事者の意思に従い，譲渡の対価に関する問題については，我が国の法律が準拠法となると認められるところ，被告の主張は，譲渡の対価の問題についても各国法を準拠法とすることを前提とするものであり，準拠法の選択において誤っており，これを採用することはできない。


(2)そして，特許を受ける権利は，各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが，その基となる発明は，共通する一つの技術的創作活動の成果であり，職務発明とされる発明に係る各国の特許を受ける権利は，社会的事実としては，実質的に１個と評価される同一の発明から生じるものであるということができること，我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利が包括的に承継されるということも少なくなく，外国の特許を受ける権利には，我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念とはいえないものもあり得るが，このようなものも含めて，当該発明については，使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが，当事者の通常の意思であると解されること等からすると，職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において，当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については，特許法３５条３項及び４項の規定が類推適用されると解するのが相当である（最高裁平成１８年１０月１７日第三小法廷判決参照）。本件において，原告は，本件物質発明及び本件製法発明について，我が国における各特許を受ける権利の承継に基づく相当対価の支払請求をするとともに，外国における各特許を受ける権利の承継に基づく相当対価の支払請求をしているから，後者については，同条３項，４項が類推適用され，原告は，被告に対し，上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても，同条３項に基づく同条４項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべきである。この点について，被告は，イタリア，スペイン等欧州７か国においては，会社の従業員が会社の業務の過程で発明を行った場合の当該発明に基づく特許を受ける権利は，従業員ではなく会社に原始的に帰属するから（乙１０２～１０８），特許を受ける権利の承継はなく，特許法３５条３項の適用はなく，類推適用の余地もないと主張する。
しかし，ここでの特許法３５条３項，４項の類推適用の基礎は，各国の法制が我が国と同様であることにあるのではなく，特許を受ける権利が社会的事実としては実質的に１個であることや当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようという当事者の通常の意思にあるのであり，後記２及び５で認定する事実関係に照らせば，本件でもそのような類推適用の基礎が存在すると認められ，被告の主張を採用することはできない。
(3)以上のとおり，外国の特許を受ける権利の譲渡についても特許法３５条３項，４項が類推適用されると解されるが，その類推適用を前提とした上で，特許を受ける権利は，各国ごとに，また各特許権ごとに，別個の権利として観念し得るものであり，特許を受ける権利の譲渡による相当対価請求についても，同様に，各国ごとに，各特許権ごとに別個の権利として観念し得るものであるから，その権利ごとに訴訟物を異にすると解するのが相当である。
２本件の事実関係
前提となる事実及び後掲の各証拠によれば，以下の事実が認められる。
(1)原告の経歴
原告は，昭和４１年に東京薬科大学薬学部薬学科を卒業し，昭和４５年に九州大学大学院薬学研究科博士課程を中途退学して，同年４月，山之内製薬に入社し，被告の中央研究所化学研究部に配属され，昭和５９年３月には，九州大学から薬学博士号を授与された。同年８月，中央研究所化学研究部主管研究員，平成５年１月，創薬研究本部第三創薬研究所所長，平成８年８月，臨床開発本部副本部長，平成１１年６月，信頼性保証本部本部長となり，平成１５年１１月１日に定年退職した（乙４９。被告における役職については当事者間に争いがない。）。
(2)本件職務発明に至る経緯
ア昭和２３年，アルキストは，６種のカテコラミンの交換神経作働性作用を調べるうちに，カテコラミンが種々の器官に働く場合の作用順位が異なることを発見し，その説明として，作用を受ける器官の側に２種類の受容体が存在することを想定し，受容体をαとβに分類することを提唱した。以後，この分類に従って，多くの薬剤がα受容体刺激剤，β受容体刺激剤等に分類され，その薬理作用が説明されるようになった。昭和３３年，パウエルにより，最初のβ受容体遮断剤であるＤＣＩが発見され，アルキストの説が実証された。その後，ランズらにより，β受容体をβ１，β２に細分した考え方が提唱され，それぞれに選択性の高い刺激剤及び遮断剤が開発されるに至った。さらに，昭和４９年，ランガーにより，神経終末側すなわちシナプス前の受容体と奏功器官側の受容体があることが明らかにされ，前者がα２受容体，後者がα１受容体と呼ばれるようになった。
その後，従来のβ遮断剤に加えて，α・β両受容体遮断剤が開発された。
イ被告は，昭和４０年から，アドレナリン受容体に関する研究である交感神経作動薬の創製研究を開始し，昭和６０年までの間に，少なくとも合計３７のアドレナリン受容体関連の特許出願を行っていた。また，被告は，昭和４３年にはβ遮断薬であるインデノロールを，昭和４７年にはβ２刺激薬であるフォルモテロールを上市しており，その後，一分子でαとβの両遮断作用を併せもたせる試みをスルファモイルフェネチルアミン誘導体に求め，昭和５１年にα・β遮断薬である塩酸アモスラロール（製品名・ローガン。以下「アモスラロール」という。）を上市した。ウ原告は，山之内製薬の他の研究員とともに，昭和５１年から，高血圧治療薬として上市されることとなった上記のα・β遮断薬であるスルファモイルフェネチルアミン誘導体であるアモスラロールの研究開発に参加した。
アモスラロールは，上記のとおり，交感神経α１及びβ１両受容体遮断作用をもち，一分子に不斉炭素１個をもつラセミ体である。原告は，昭和５４年１月，アモスラロールを光学分割し，光学異性体（Ｒ体とＳ体）を得た。その光学異性体は，Ｓ体がα１遮断作用を優位に，Ｒ体がβ遮断作用を優位に示し，水酸基の立体配置が両遮断作用に強く関与していることが示唆された。


エそこで，原告は，昭和５４年６月ころ，アモスラロールからＯＨ基を除去したｄｅｏｘｙ誘導体（ＹＭ－１１１３３）を合成し，それがどのような生物活性を示すかに着目し，その遮断作用を調べたところ，ｄｅｏｘｙ誘導体はα１遮断作用が強く，β１遮断作用の弱い化合物であり，そのα１遮断作用はアモスラロールのＳ体とほぼ同等の活性を示した。この経過について，昭和５９年ころに作成された原告の博士論文「スルホンアミド基を有する新しい交感神経α－，β－両受容体遮断剤及びα－受容体遮断剤の分子設計と合成研究」（乙１２３）では，「ａｍｏｓｕｌａｌｏｌ（１１ａ）はα－，β－両遮断作用を持ち，α－受容体遮断作用とβ－受容体遮断作用の比は７：１であった。またこのα１－受容体遮断作用とα２－受容体遮断作用は，α１－受容体に約５２５倍の選択性を持っており，もし１１ａからβ－遮断作用を消去してα－遮断作用を残すことができれば，抗高血圧剤に適したα－遮断剤の開発が可能と考えられる。まず著者は，１１ａの光学異性体のうち，（＋）体が強いα－遮断作用と弱いβ－遮断作用を示すα－遮断作用優位の化合物であることに着目し，１１ａの水酸基を除去したｄｅｏｘｙ誘導体である・・・（２３ａ）のα－，β－両遮断作用を知るために２３ａを合成し，そのα－，β－両遮断作用を調べた。」（５３頁）と述べられている。
当時の外国文献では，βアドレナリン遮断薬において，ＯＨ基がβ遮断活性に必要なこと（乙６８），不可逆的アドレナリンα受容体遮断剤である(R)-及び(S)-N-(2-クロロエチル)-N-メチル-2-フェニル-2-ヒドロキシエチルアミン及び関連剤においてβ位のＯＨ基の存在がα遮断作用を減弱させること（乙６９）が示されていた。
オ原告は，昭和５５年２月１８日，山之内製薬内の自主的な勉強会（セミナー）で，ＹＭ－１１１３３が強いα１遮断作用をもっており，立体化学的な考察により，これをリード化合物として，新規のα１遮断剤の創製が可能であるとの考えを発表した。同発表により，ＹＭ－１１１３３の最適化（構造修飾）についての研究は，会社における正式の研究業務として取り上げられることになった。原告は，同発表において，乙６９の文献の内容を紹介している。
カ原告とＡ３は，ＹＭ－１１１３３の最適化（構造修飾）が正式の研究業務として取り上げられたことから，その研究を行い，ベンゼンスルホンアミド環の２位置換基にはＯＣＨ３（メトキシ基）が，フェニルオキシ環のｏ位置換基にはＯＣＨ２ＣＨ３（エトキシ基）がそれぞれ最適であると判断し，Ａ３は，昭和５５年１１月，ＹＭ－１２６１７（ラセミ体）を合成した。
この経緯について，原告の前記博士論文では，「α－，β－遮断剤である１１ａ（判決注：アモスラロール）の遮断作用は，ベンゼンスルホンアミド環の２位置換基及びアミン部フェニル環のオルト位置換基が活性増強に大きく関与していた。これらの知見を考慮に入れ・・・（２３ｊ～２３ｎ）を合成した。・・・それらの薬理試験の結果・・・（２３ｍ）がα－遮断剤として特にすぐれた薬理作用を示したので２３ｍの誘導体（２３ｊ～２３ａａ）を合成し，これらの構造活性相関を検討した。」（６１頁）とされている。
また，昭和５５年７月３日付けの山之内製薬内の報告書（作成者：Ａ８，Ａ９，Ａ５）においては，ＹＭ－１１１３３（ＡＢ１９６）のスクリーニング結果について記載されているが，ＹＭ－１１１３３の置換部位（被告の主張するＣ部）について，ＣＨ３（メチル基）を最もα遮断作用の強い基として挙げている。
キ原告は，ラセミ体であるＹＭ－１２６１７の生物活性本体を見極めるため，合成により光学異性体を得ることを着想し，当初，ＹＭ－１２６１７の光学分割を試みたが，よい結果が得られなかったため，光学活性な中間体を用いて，昭和５７年９月，Ｒ（－）体とＳ（＋）体の各光学異性体を合成した。このうち生物活性本体であるＲ体（ＹＭ－１２６１７－１）が，本件医薬品である塩酸タムスロシンである。塩酸タムスロシンは，従来のα１遮断剤であってプラゾシンと比較して約５倍のα１遮断作用を有するとともに，尿道と血管との選択性を比較すると，プラゾシンが血管より尿道に５．１倍の選択性を示したのに対し，塩酸タムスロシンは尿道に１３．３倍の高い選択性を示した。
ク原告は，前記博士論文において，塩酸アモスラロールの開発動機について，「高血圧患者の内で大きな比重を占める昇圧原因が特定されない本態性高血圧や腎性高血圧などの病型では，１種類の薬剤で血圧が十分にコントロールされるとは限らずむしろ２，３種類の薬剤を併用して目的を達せられることが多い。これら併用療法の１つとして，α－遮断剤とβ－遮断剤の併用による高血圧治療は各遮断剤による単独療法に比べ副作用の発現が少なく，血圧の良好な調整が行われ著効を見ることが多いと報告されている。著者らは，これら両遮断作用を持つα－，β－遮断剤が高血圧の治療において純粋なα－遮断剤やβ－遮断剤よりすぐれた治療効果が期待される点に着目し，α－，β－両受容体を遮断する抗高血圧剤の合成研究を開始した。著者らが研究に着手した１９７６年には，両受容体を遮断する化合物   として   ｌａｂ   ｅｔａ   ｌｏｌ   が唯一   知られ   ており   開発途   上にあ   った。」（１０頁）と述べ，ＹＭ－１２６１７の開発について，「ＹＭ－１２６１７（２３ｍ）は高血圧や心不全の治療剤としての可能性が示唆されており，現在それぞれの領域における治療剤として開発が進められている。」（６６頁，７６頁）と述べている（以上，アないしクにつき，甲２２，２３，２６，乙２１，３２，３４，３６，３７，６８～７０，１２３）。


(3)塩酸タムスロシンの特許出願とその当時の市場の状況塩酸タムスロシンについては，昭和５５年２月８日，特許出願された。本件特許出願時から本件医薬品の販売が開始される平成５年ころにおいて，男子高齢者にみられる前立腺肥大症及びそれに伴う排尿障害，夜間頻尿等は，年齢のせいであるとして放置されていることも多かった。手術による治療も行われていたが，欧米では次第に医療費を圧迫するとして問題化されるようになっていた（乙７５，８０）。
ハルナール販売開始ころにおいては，我が国における前立腺肥大症の治療薬としては，α遮断薬としてファイザー株式会社が製造販売するミニプレス錠があり，これはプラゾシン塩酸塩を成分とするものであった（乙５５）。このほか，プロスタール，エビプロスタッド，パーセリン，パラプロスト，ブラダ   ロン等   が医療   機関に   おいて   先行医   薬とし   て使用   されて   いた（   乙８６）。
しかし，山之内製薬内においては，本件特許出願当時，ハルナールを上市した場合の市場規模については，患者統計では患者数が少ないとして，市場性を疑問視する意見もあった（乙３９）。
(4)塩酸タムスロシン開発後の経緯
ア山之内製薬内における薬理部門の昭和５６年６月２日付け「研究進行状況報告書」（報告者：Ａ８，Ａ９，Ａ５）（乙３８）では，「ＡＢ２５０のα遮断作用－ｉｎｖｉｖｏ－」をテーマの１つとし，そこでは，「今後の計画・方針」として，「下部尿路に対するＡＢ２５０の作用の検討」と題して，「膀胱，尿道を含めて下部尿路と呼ぶが，まず摘出膀胱についてｉｎｖｉｔｒｏの系で始めることにした。膀胱は組織学的にも薬理学的にも２つに大別して検討されるべきと考えられている。すなわち膀胱体部（Ｂｏｄｙ）と膀胱頸部（Ｂａｓｅ）である。ｄ－ｒｅｃｅｐｔｏｒは膀胱頸部に多く，収縮反応もでやすい（ＮＥ１０－８～１０   －７から）。そこでイ   ヌの膀   胱頸部   を用い   て検討   するこ   ととし   た（６   月より   ｓｔａ   ｒｔ）。」とされている。
イ昭和５７年２月２５日付けの山之内製薬の研究企画部作成の「ＹＭ－１２６１７第１回評価委員会」の議事メモ（乙３９）によれば，同月２４日，ＹＭ－１２６１７を排尿困難症への適応薬として開発テーマ化することについての会議が開かれ，「市場性」に関する部分には，「①前立腺肥大；患者統計では予想に反し極めて小さい。軽度～重度迄全てを含めると（泌尿器科以外の内科等も含める）かなり大きな潜在患者数を期待出来ないのであろうか。②前立腺肥大以外の適応；頻尿への可能性も期待されるので，この部分での市場も考慮して欲しい。③販売戦略；本領域は新しく市場を開拓するとの態度が必要ではなかろうか，市場創出の因子も考慮して市場性の予測をして欲しい。④類似品；ブロダロンは併用される可能性はあっても，同一の対象ではない。エビプロスタットｅｔｃ．の領域，或いは八味地黄丸，抗アンドロジェン剤の市場を参考にして考えられないか。」との記載がある。また，「今後の進め方」については，「①市場性；これを明白にすることが先決，②開発テーマ化；ｆｉｎａｌｓｃｒｅｅｎｇの対象とするか否かは今後検討，又，他テーマの関係についても今後検討，③評価の時期；ｐｒａｚｏｓｉｎの治験が行われて，これが明白に先行するとＹＭ－１２６１７の意味が薄れてしまう為，評価は早急に行う必要がある。次回の評価委員会は１ケ月以内に開催。」との記載がある。
ウ昭和５７年４月９日付けの山之内製薬の研究企画部作成の「第２回ＡＢ－２５０（ＹＭ－１２６１７），排尿困難症，評価委員会」議事メモ（乙４０）によれば，会議の結論として，ＡＢ－２５０について，「①新市場の為，予測が困難で市場性に問題が残るが，興味ある領域の為，競合品に先行することが重要で開発テーマを前向きに検討する。②開発テーマ化の時期，判断項目（スケジュール，経ヒ，採算性ｅｔｃ．）については，開発テーマ化事務局（研究開発部）に調整を一任する。」とされた。討論の内容としては，「ＡＢ－２５０に対する綜合的判断（技術論）」として「①将来性のある化合物であり臨床にて効果を追求する価値がある。②ユニークな適応に魅力あり。③本適応の場合，競合品（ｐｒａｚｏｓｉｎ）の関係から開発が急がれる。④何れにせよ，市場性の検討を十分に行わない限り，問題が残るのではないか。」とされた。
エ薬理部門では，その後，ＹＭ－１２６１７光学異性体のα遮断作用の検討が行われ，昭和５８年１月４日付けの研究進行状況報告書（乙５８）では，ラセミ体を（－）体と（＋）体に光学分割した上で，（－）体及び（＋）体のＹＭ－１２６１７のα遮断作用の麻酔ラットでの検討結果として，（－）体のＹＭ１２６１７のα遮断作用は（＋）体のＹＭ１２６１７より４５５倍強力であり，プラゾシン（ｐｒａｚｏｓｉｎ）の７倍強力であることが報告された。
オ上記のとおり，光学異性体についての研究の結果，（－）体の優れた効果が確認された。しかし，当時，排尿困難症の市場規模は小さいものと予測する見方があり，低コスト開発が目的とされていたことや，（－）体の大量合成法が確立していなかったことのため，山之内製薬はラセミ体での開発をすることとし，非臨床試験を経て，昭和５８年からラセミ体の臨床第Ⅰ相試験に入った。第Ⅰ相単回経口投与試験では起立性障害が認められ，漸増法を用いても起立性障害を防止することができなかった。ラセミ体の第Ⅱ相用量設定試験では徐放性製剤を用いたところ，徐放化により起立性障害を防止できることが示唆された。


しかし，そのころ，欧米では，ラセミ体開発の是非について議論がされており，半分の不活性体を含むラセミ体よりも，活性体本体のみをヒトに使用すべきであるとの考え方が主流を示す傾向にあり，山之内製薬が提携交渉を進めていた米国のイーライ・リリー社は，ラセミ体による開発は近い将来欧米では認められなくなるのではないかとの見地から，山之内製薬に対し，光学分割した（－）体で開発を進めるべきであると助言した。そこで，山之内製薬は，方針を変更し，ラセミ体での開発を第Ⅱ相用量設定試験で中止し，（－）体（塩酸タムスロシン）で開発を進めることとし，改めて非臨床試験から開始した（以上につき，甲１８，乙４１）。
カ本件製法発明の特許出願
本件製法発明は，昭和６０年１１月１３日，原告及びＡ３を発明者として出願された。その内容は，別添本件製法発明の特許公報の特許請求の範囲１項に示されるフエネチルアミン誘導体と置換フエノキシアセトアルデヒドとを反応させ，ついで反応生成物を還元することによりなる同項記載の置換フエネチルアミン誘導体又はその塩の製造法等である。同方法は，光学活性なフエネチルアミン誘導体を用いることにより，ラセミ化を伴わず，対応する立体配置を保持した光学活性な置換フエネチルアミン誘導体を容易に製造できる方法であり，工業的な製法にも適している。この方法は，アルキル化ではなく，還元アミノ化によるところに特徴があった。同発明は，原告が主に開発したものであるが，開発の過程でＡ３の助力も得たものである（以上につき，争いのない事実，甲１の２，甲２６）。
キ大量合成法の確立
山之内製薬とイーライ・リリー社は，昭和６０年９月から１０月にかけて開催されたジョイントミーティングにおいて，塩酸タムスロシンの製造方法について，医薬品として十分な光学及び化学純度をもつ製造法について，２社でその製法を競い，優れた製法を確立した方の会社の製造方法を採用することとなった。
原告は，昭和６０年１０月，原告がチームの責任者となり，他の２名の合成研究員，１名の分析研究者とともに，塩酸タムスロシンの大量合成法の研究を開始した。
原告らが開発した製造方法は，ｐ－メトキシフェニルアセトンを出発原料として，４段階の反応を経て得られた光学活性なアミン体及びｏ－エトキシフェノールから１段階の反応でブロム体を得て，これにより塩酸タムスロシンを合成するという方法であり，不斉合成法を導入して光学活性なアミン体を得ることに特徴があった。この方法は，昭和６１年２月に確立し，この方法により合成された塩酸タムスロシンは医薬品として十分な純度及び光学純度を有していたため，同年３月に開催されたイーライ・リリー社との合同会議で採用された。
これにより，昭和６１年４月には，前記のとおり，塩酸タムスロシンに変更して開発を進めることが決定し，非臨床試験を経て，同年１１月から臨床試験が開始された（以上につき甲２３，２７）。
ク徐放製剤の開発
ＹＭ－１２６１７については，当初速放性の通常製剤（裸錠）による製剤が検討されたが（乙４２），昭和５８年１１月ころから，溶出制御型製剤の検討が開始された（乙４３）。
これは，乳糖倍散による第Ⅰ相試験において，体位変換による起立性障害（起立性低血圧等）がみられ，その原因の１つとして，急速な吸収による血中濃度の急激な上昇が考えられたためである。
塩酸タムスロシン徐放製剤カプセルの開発は，昭和６１年４月から平成２年６月の４年余りにわたって行われた。その開発に当たっては，塩酸タムスロシンの基本特性としての物理的化学的性質と生物薬剤学的性質とが検討された。物理的化学的性質については，３種の試験液（ｐＨ１．２，４．０，６．８）を用いて溶解速度が測定され，原体の溶解速度はいずれの試験液でも試験開始後１０分で９０％以上と速く，消化管内でも速やかな溶解性を示すと考えられた。生物薬剤学的性質については，ラットにおける吸収部位を１４Ｃ－塩酸アムスロシンを用いてｉｎ    ｓｉｔｕ結紮消化管ループ法で検討した結果，本薬は胃では吸収されにくく，十二指腸，空腸，回腸及び結腸では良好に吸収されることが確認された。また，消化管内残存溶液について薄層クロマトグラフィーを行った結果，本薬は消化管内において安定であった。
イヌに乳糖倍散を経口投与したときのバイオアベイラビリティー（生物学的利用能）を水溶液と対照して比較すると，乳糖倍散を投与したときは，水溶液投与時に比べてＴｍａｘ（最高血中濃度到達時間）がやや遅延し，Ｃｍａｘ（最高血中濃度）もやや減少したが，血漿中濃度－時間曲線下面積（ＡＵＣ）は水溶液の９３％の値を示した。このことから，乳糖倍散は消化管からの吸収は良好で，速やかな血漿中濃度の立ち上がりを示すことが確認された。
以上の試験結果から，乳糖倍散投与時に認められた体位変換に伴う起立性障害は，血漿中濃度の急激な立ち上がりが原因の１つと考えられたため，上記物理的化学的性質及び生物薬剤学的性質を踏まえて，主薬と結晶セルロースの混合物にメタアクリル酸コポリマーＬＤを加えて造粒し，この造粒物に水系のメタアクリル酸コポリマーＬＤでコーティングし，乾燥して粒を得た後，これに滑沢剤を配合してカプセルに充填し，硬カプセル剤とした製剤を開発した。開発した製剤は，被膜のコート量の相違するＣＲ－ＸとＣＲ－Ｙの２種類であった。
これらを用いてイヌにおけるバイオアベイラビリティー試験及び健康成人におけるバイオアベイラビリティー試験を行ったところ，ＣＲ－Ｘ及びＣＲ－Ｙは，乳糖倍散と比較し，血漿中未変化体濃度の急激な立ち上がりを回避し，バイオアベイラビリティーを損なうことなく，徐放化されていることが確認された。その結果，被膜のコート量の差がバイオアベイラビリティーに影響を与えるものではないと判断され，製造時の再現性を考慮して，コート量を２％とするＣＲ－Ｙが採用された。
しかし，ＣＲ－Ｙ製剤では，投与量が増加すると服用量が多くなり，飲みにくくなることが懸念されたため，ＣＲ－Ｙ製剤の添加量を全て半量に処方したＣＲ－Ｍ製剤を製造し，これらを健康成人に食後経口投与した生物学的同等試験の結果，両製剤は生物学的に同等であるとみなされたため，最終製剤としてＣＲ－Ｍが採用された。
その結果，副作用である起立性障害の出現を低下させるとともに，１日１回投与で効果のある徐放性製剤の開発に成功した（以上につき乙４４，４５）。
ケ徐放製剤を用いた臨床試験


被告は，被告が開発した徐放製剤を使用して，薬の溶出を制御して臨床試験を実施した。その結果，至適用量０．２ｍｇ／ｄを１日１回投与することが適切であるとの結果を得た。被告は，上記投与により，初回より固定用量で投与しても，起立性障害を起こすことはなく，血圧にも影響を及ぼすことなく，前立腺肥大に伴う排尿障害を改善することを確認し，また，１年間の長期投与試験においても有効性が維持されることを確認した（乙３２，３７）。
コ特許成立後の被告の事業活動
本件物質特許は，昭和６３年６月８日に，本件製法特許は平成２年４月４日にそれぞれ登録されたが，その後における被告の事業活動の内容は次のとおりである。
(ア)薬事法に基づく承認申請手続
被告は，平成２年１０月，本件物質特許の実施品である医薬品を「ハルナール０．２ｇ」及び「ハルナール０．１ｇ」の名称で，いずれも効能又は効果を「前立腺肥大症に伴う排尿障害」として，薬事法に基づく医薬品製造承認申請をした（乙６０）。同承認申請手続において，被告は厚生労働大臣に対し，１００点余りの資料を提出した（乙４６）。ハルナールは，平成５年７月２日，医薬品としての承認を得た。
(イ)国内での営業活動
ａ被告は，平成５年３月ころ，ハルナールの医薬品承認に先立って，ハルナールの新発売へ向けた準備行動の立案を全国の支店長等に指示し，各支店では，同年ころ，泌尿器科医や内科医・外科医に対する前立腺肥大症についてのアンケート調査を行った（乙８２，８５）。ハルナール・プロジェクトと称された活動は，①地域の医療機関の把握，②重点的に訪問活動を実施すべき医療機関の選定，③その医療機関に対する集中的な情報提供及び本件医薬品の採用の確約，④前記①ないし③の成果の確認作業という段階を追って進められた（乙１２２）。
ｂ被告は，ハルナールの営業活動として，平成８年から平成１２年にかけて，タレントが医師にインタビューする形式の新聞広告を日本経済新聞，朝日新聞等の全国紙，北海道新聞等の地方紙に２０回以上にわたり掲載するなどした（乙７４，７５，８０）。
ｃ被告は，平成１４年，１５年ころには，排尿障害啓発キャンペーンと称して，排尿障害改善薬に関する記事を全国紙，地方紙に掲載するとともに，無料で啓発冊子を配布した（乙７６～７８）。ｄ被告は，平成１４年１月から平成１６年１２月にかけて，北海道から九州にわたる全国１００か所余りの会場で，前立腺肥大又は排尿障害に関する市民公開講座を開催し，これらの障害の治療についての啓発活動を行った（乙７９）。
また，被告は，平成１４年５月から平成１６年１１月にかけて，北海道から沖縄にわたる全国１００か所近くの会場で，医師を対象とする学術講演会を開催し，ハルナールについての情報提供を行った（乙８８，８９）。
(ウ)海外でのライセンス契約に関する事業活動
ａ米国市場におけるライセンス契約
被告は，重要市場である米国市場に進出するため，昭和５７年ころから，米国の大手製薬企業であるイーライ・リリー社との合弁会社設立を視野においた包括的な提携交渉を開始し，塩酸タムスロシンについても，将来的に合弁会社において販売等を行うことを前提として，ライセンス許諾に関するオプション契約を締結し，各種前臨床試験，臨床試験を開始した。しかし，臨床試験の結果，起立性障害等の副作用が懸念されることを理由として，イーライ・リリー社は，塩酸タムスロシンを製品化することを断念する意向を示し，平成元年１０月，被告とイーライ・リリー社との間の提携交渉は終了した。この経験を踏まえて，被告は，米国市場での自社開発（臨床試験の実施）を決断し，同試験の実施と並行して，●（省略）●との間で新たにライセンス交渉を開始した。しかし，両者とも，塩酸タムスロシンには起立性障害等の副作用の問題があることや，前立腺肥大症の治療薬の市場は必ずしも将来性が見込めない等の理由から，ライセンス交渉は頓挫した。
被告は，その後，ＢＩ社との間で，平成５年４月２０日に欧州ライセンス契約を，同年１２月１５日に北米ライセンス契約を締結した。被告は，●（省略）●米国市場における市場拡大に貢献した（以上につき，乙９０～９６，１２２）。
ｂ欧州市場におけるライセンス契約
前記のとおり，ＢＩ社は，被告との間のライセンス契約に基づき，ドイツ，フランス，イタリア，スペイン，オーストリア，ギリシャ，ポルトガル等で本件製品を販売し，イギリスでも本件製品のＯＴＣ（一般用医薬品）を販売している。
(エ)欧州における自社販売
被告は，昭和６３年以降，オランダ等で塩酸タムスロシンの臨床試験を実施し，平成７年，オランダで販売承認を取得し，以後欧州各国で販売承認を取得し，欧州子会社による販売を開始した。
被告は，泌尿器科領域の三大学会（国際泌尿器科学会，米国泌尿器科学会，欧州泌尿器科学会）に参加し，臨床試験の結果を紹介するなどして塩酸タムスロシンの知名度を高めた（以上につき，乙１２２）。
(オ)売上の状況
山之内製薬が，平成１６年９月２２日に発行したニュースリリースによれば，「『タムスロシン』は，同社（山之内製薬）が創製した前立腺・尿道平滑筋に選択性が高いα１ブロッカーである。血圧に影響を与える血管平滑筋にほとんど作用することなく尿道の緊張をやわらげ排尿障害を改善する。１９９３年に日本で発売以来，世界６５ヶ国で販売しており，昨年度の全世界での売上高（ライセンシーの売上を含む現地売上高）は１９００億円以上に達している。その有効性と高い安全性から着実に市場に浸透し，前立腺肥大症関連業のトップブランドとしての地位を確立している。」とされている（乙１００）。
(5)成功確率等
ア製品開発の開始から製品化までの期間（開発リードタイム）は，平成１０年の時点で，全事業分野の平均が３年とされるのに対し，医薬品の分野では１３．２年とされている。これは新規物質が創製された後，非臨床試験，臨床試験を経て医薬品の承認を得るまでに長期間を要するためである（乙６２，６３，６５）。
イ我が国における医薬品製造業の研究費は，平成２０年度において１兆２９５６億円であり，売上高に対する研究費の比率は１１．７４％であり，製造業の中では最も比率が高い。また，平成２１年版厚生労働白書によれば，新薬の開発には１品目約５００億円を要するといわれている（乙６２，６４）。


ウまた，我が国製薬工業協会の調査によれば，平成１６年から平成２０年までの間に，合成（抽出）された化合物数６１万１５７６のうち，厚生労働大臣の承認を取得するまでに至った化合物は２４であり，その比率は２万５４８２分の１であった。
本件に関連する分野においても，被告は昭和５１年８月のＡＢ－１から昭和６０年２月のＡＢ３２７に至るまでの３２７の化合物を合成し（乙６７），そのうち，ハルナールとローガン（アモスラロール）という２つの医薬品を上市したから，製品に至る率は２／３２７＝０．６１％であった。
(6)原告に対する処遇
原告は，前記のとおり，平成２年８月１日中央研究所第二創薬研究所副所長，平成５年１月１日創薬研究本部第三創薬研究所長，平成８年８月１日臨床開発本部副本部長，平成１０年８月１日信頼性保証本部品質保証部長，平成１１年６月２９日信頼性保証本部長兼品質保証部長，同年８月１日信頼性保証本部長，平成１５年６月２７日信頼性保証担当役員付となり，同年１１月１日に退職した（乙４９）。
原告の退職前年（平成１４年）の年収は●（省略）●であり，平成８年から平成１４年までの期間の収入は合計●（省略）●であった（乙５０）。本件物質発明の発明者５名のうち，原告以外の４名の処遇をみると，Ａ５は取締役社長，会長となったが（争いがない），Ａ２の最終職歴は●（省略）●，Ａ３は●（省略）●，Ａ４は●（省略）●であった（乙７１の１～３）。
(7)その他
塩酸タムスロシンの創製については，財団法人大河内記念会から平成２１年度の第５６回大河内賞を受賞し（甲３１），その他の賞も受賞した（甲２３）。
３使用者が受けるべき利益（争点(1)）
(1)相当対価額の算定における使用者が受けるべき利益の意義ア特許法３５条４項は，同条３項所定の「相当の対価」の額について，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」と規定している。
したがって，相当の対価を算定するに当たっては，「その発明により使用者が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきである。
そして，上記使用者が受けるべき利益及びその発明がされるについて使用者が貢献した程度については，本来，使用者が特許を受ける権利を承継した時点での価値として把握されるべきものであるが，権利承継の時点までの資料によってそのような価値を把握することは困難であり，相当対価の算定に当たっては，使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を取得した結果，現実に利益を得たときはその得た利益の額及びその利益を得るについて使用者が貢献した程度等の権利承継後の事情を資料として判断するのが相当である。
イ「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」使用者等は，職務発明について，特許法３５条１項により無償の通常実施権を取得するから，「その発明により使用者等が得るべき利益」とは，使用者等が通常実施権の実施により得るべき利益を控除した特許発明の実施を排他的に独占することにより得るべき利益というべきである。したがって，特許権者たる使用者等が他社に特許をライセンスして利益を得ている場合には，それは，使用者等が特許発明の実施を排他的に独占することによって得るべき利益を算定する基礎となる。他方，特許権者たる使用者等が自ら発明を実施している場合における，特許発明の実施を排他的に独占することによって得るべき利益とは，特許法３５条１項により使用者等に認められる無償の通常実施権分に基づく売上高を除いた売上高（以下「超過売上高」という。）を発明の実施に関する諸般の事情を考慮して定めた上で，その超過売上高を基礎として，それが他社にライセンスされた場合の他社に対するライセンス料相当額として算定するのが相当であり，具体的には超過売上高に想定実施料率を乗じた額となる（以下「超過利益」という。）。
(2)自己実施による独占の利益（争点(1)－１）
ア我が国における自己実施による超過利益
(ア)本件医薬品（ハルナール）の売上高
本件物質発明に係る特許権の存続期間は昭和６３年６月８日から平成１７年２月８日までであり，本件製法発明に係る特許権の存続期間は平成２年４月４日から平成１７年１１月１３日までであるから，本来，各特許権ごとに超過利益を算出すべきである。しかし，本件物質発明に係る特許は物質特許であって，その存続期間中は，他社は被告の許諾を受けない限りその物の発明に係る医薬品を製造販売することはできないのであるから，本件物質発明に係る特許権の存続期間である昭和６３年６月８日から平成１７年２月８日までの間は，被告が得た超過利益は，本件物質発明による特許がもたらした超過利益とみて差し支えないものであり，本件製法発明に係る特許による超過利益については，本件物質発明に係る特許の存続期間満了後である平成１７年２月９日から本件製法発明に係る特許権の存続期間の満了日である平成１７年１１月１３日までの超過利益を算定すれば足りるものというべきである。そこで，本件物質発明及び本件製法発明に係る特許権の存続期間中における本件医薬品（ハルナール）の日本国内における売上高を求める必要がある。
平成５年８月～平成１７年１１月１３日（本件製法特許の存続期間満了日）の本件医薬品（ハルナール）の被告自社販売（日本国内分）の正味売上（単位億円）は，次のとおりである。平成１７年４月から平成１７年１１月１３日までの売上については，平成１７年４月から平成１８年３月   までの   売上か   ら日割   計算に   より算   出した   もので   ある（   乙１０９）。
期    間正味売上（億円）
平成５年８月～平成６年３月４６
平成６年４月～平成７年３月１５２
平成７年４月～平成８年３月２２１
平成８年４月～平成９年３月２６６
平成９年４月～平成１０年３月３０３
平成１０年４月～平成１１年３月３５１
平成１１年４月～平成１２年３月３８４
平成１２年４月～平成１３年３月３９６
平成１３年４月～平成１４年３月４１２
平成１４年４月～平成１５年３月４３７
平成１５年４月～平成１６年３月４６７
平成１６年４月～平成１７年３月４９４


平成１７年４月～平成１７年１１月１３日２８０
合計４２０９
上記のうち，本件物質発明の存続期間中である平成５年８月から平成１７年２月８日までの期間を日割計算して算出した売上高は３８５８億円である（平成１６年４月から１７年３月までの期間については，次のとおり，平成１７年２月８日までの以下の日割計算による。４９４億×（１０／１２か月＋１／１２か月×８／２８日）＝４２３億。原告が別表１，２で本件物質発明分として主張する額と日割り計算の方法は異なるもののほぼ同額である。）。
また，平成１７年２月９日から平成１７年１１月１３日までの日本製法特許のみの存続期間中の売上高は３５１億円である（平成１７年２月９日から同年３月３１日までの期間については以下の日割計算による。４９４億×（１／１２か月×２０／２８＋１／１２か月）＝７１億。原告が別表１，２で本件製法発明分として主張する額と日割り計算の方法は異なるもののほぼ同額である。）。
(イ)超過売上高
前記のとおり，本件医薬品（ハルナール）は，α遮断剤としては尿路に対する選択性が高く，それまでの前立腺肥大症の治療薬の先行医薬であったファイザー株式会社のミニプレス錠（有効成分はプラゾシン塩酸塩）と比較しても，高い尿路選択性を有する発明であり，他の先行医薬品と比較しても医薬品としての技術的優位性を有しており，そのため，その後の市場におけるシェアは高く，前立腺肥大症関連薬のトップブランドとしての地位を確立した。また，その安全性も高いものであった。これらの事情を考慮すると，日本物質特許による独占の利益は売上高の５０％とみるのが相当である。
したがって，我が国おける日本物質特許による超過売上高は１９２９億円となる。
被告は，この点について，本件物質発明に係る特許権の存続期間が満了した後も，年間販売数量は大幅な減少なく推移しており，自社販売による売上においては特許の法的独占力以外の要素が大きく貢献していたと主張する。確かに，被告が発表した決算資料（乙３０の１，２）によれば，本件物質発明に係る特許権の存続期間が満了した後においても，ハルナールについては，相当額の売上が維持されていることが認められる。しかし，同証拠によれば，特許の存続期間満了後，売上高が次第に減少している事実も認められ，上記の特許の独占力を否定することはできない。一旦特許によって独占状態を築いた上で，その存続期間満了後に，どれだけ売上高を維持できるかは，被告の努力に係るところがあるとはいえるものの，存続期間満了後の売上高は相当対価算定の資料とはならないのであるから，その事実を直接の評価の対象とすることも相当でない。被告による独占力以外の要素は，後記のとおり，使用者の貢献度の問題として検討するのが相当である。
また，製法発明は物質発明に比較すれば独占力は弱いものの，物質発明の存続期間満了後も，本件医薬品（ハルナール）が相当程度の売上額を維持していること（乙３０の１）にかんがみれば，本件製法発明に係る特許による独占の利益は３０％とみるのが相当であり，その超過売上高は１０５億３０００万円となる。
(ウ)想定実施料率
本件物質発明及び製法発明の価値に照らすと，想定実施料率は，本件物質発明については●（省略）●（後記(3)ウ(ア)参照），本件製法発明については，物質発明との独占力の相違からみて●（省略）●とみるのが相当である。
(エ)超過利益額
以上によれば，日本物質特許による超過利益の額は●（省略）●（１０００万円未満切捨て。以下同じ。），日本製法特許による超過利益の額は●（省略）●となる。
イ欧州子会社の自己実施による超過利益
本件物質発明及び本件製法発明に係る特許の実施による被告の欧州子会社の利益を被告の利益とみることについては，被告も特に争わない。
(ア)売上高
欧州各国における欧州物質製法特許に係る特許権の存続期間は前提となる事実(2)ウ(イ)のとおりであり，前提となる事実(4)イのとおり欧州各国における販売開始日はいずれも欧州対応特許の登録後である。そして，平成７年７月～平成１８年の塩酸タムスロシン製品の被告自社（欧州子会社）販売の欧州各国における正味売上（単位億円）は，次のとおりである。ただし，前提となる事実(2)ウの各国における特許権の期間満了にかかわらず，製造国であるアイルランドにおける特許権の期間満了日（平成１８年２月５日）までの売上額であり，平成１８年は，同年１月～６月の正味売上額に基づき，同年２月５日まで日割計算した金額である。また，ドイツ，イギリス及びオランダの合計額は，平成１７年までの各年の正味売上を１００万円の位より下を切り捨てた上で積算した金額であり，ロシアについては，一部，旧ソビエト連邦各国における売上額が含まれている（乙１０１，１１６）。
●（省略）●
上記のとおり，上記額は，欧州物質特許の満了日である平成１８年２月２日を超えてアイルランド特許の満了日である平成１８年２月５日までの売上高を開示しているが，それによって２月２日までの売上高とほぼ近似の数値が得られることから，以下，欧州での売上については，この開示された額を基礎として算定する。ただし，スペイン，ロシア，ポルトガルの３か国については，欧州物質特許は成立していないから，それぞれの国での販売開始日からそれぞれの国での本件物質発明に係る特許権の存続期間満了日までの日割りで計算する（スペインについては，平成９年から平成１２年までの合計額●（省略）●と平成１３年１０月２８日までの日割額●（省略）●の合計●（省略）●となる。ロシアについては，平成９年から平成１２年までの売上合計額●（省略）●と平成１３年２月６日までの日割額●（省略）●の合計●（省略）●となる。ポルトガルについては，平成１０年から平成１２年までの合計額●（省略）●と平成１３年２月５日までの日割額●(省略)●の合計●(省略)●となる。）。
以上を合計すると，欧州各国での欧州物質特許並びにスペイン，ロシア，ポルトガルの本件物質発明に係る特許権の存続期間中の売上高は●（省略）●（上記イタリア，ドイツ，フランス，イギリス，オランダ，ベルギーの売上高合計●（省略）●に上記スペイン，ロシア，ポルトガルの売上高合計●（省略）●を加えた額である。原告が別表３，４で主張する●（省略）●に近い額である。）となる。


このほか，スペインについては，物質特許とは別に，本件製法発明に係る特許権が成立しており，その存続期間は平成１８年７月２９日までであるから，前記のスペイン物質特許の存続期間満了後である平成１３年１０月２９日から平成１８年７月２９日までの間は，本件製法発明の実施による売上高とみられ，その売上高の合計は平成１３年が●（省略）●（平成１３年の売上高●（省略）●から物質発明特許についての前記売上高●（省略）●を控除した額）であり，それ以後の平成１４年から平成１８年までの売上高●（省略）●との合計額は●（省略）●となる（原告が別表３，５で主張する額と同額である。）。原告は，ポーランド，フィンランド，オーストリアにおける相当対価についても主張するが，ポーランド，フィンランドについては，本件物質発明及び本件製法発明に対応する特許の存在を認めるに足りる証拠がなく，また，オーストリアについては，売上についてこれを具体的に認めるに足りる証拠がない。
(イ)欧州ＢＩ社へのライセンスを考慮した超過売上高被告らとＢＩ社との間の欧州ライセンス契約によれば，ＢＩ社は，●（省略）●（乙１０１欧州ライセンス契約書第１条１．４，１．５，第２条，別表１）。
これらの条項によれば，ドイツ，フランス，イギリスにおける取り決めの内容は必ずしも明らかでないものの，ＢＩ社は欧州ライセンス契約に基づいて，●（省略）●合意されていたものと解される。前記のとおり，本件医薬品は，α遮断剤としては尿路に対する選択性が高く，それまでの先行α遮断剤であるプラゾシンと比較すると，５倍の選択性を有する発明であり，その後，市場におけるシェアは高かった。
これらの事情を考慮すると，本件物質発明に係る特許による独占の利益は，ライセンス契約が存在しないとすれば，本来，我が国と同じく売上高の５０％とみることができる。
しかし，被告は欧州において，上記のとおり，ＢＩ社にライセンスをし，後記のとおり，ＢＩ社の平成８年から平成１８年の特許の存続期間満了までの売上高は日本円に換算して●（省略）●であり，ほぼ同一の期間における上記(ア)の被告の欧州子会社の売上高合計●(省略)●の約６５％に及んでいる。したがって，独占の利益を考慮するに当たっては，このライセンスの事実を考慮する必要がある。上記ライセンス契約の内容や前記外国におけるライセンス交渉の内容からは，被告が特にいわゆる限定的ライセンスポリシーを採用し，他へのライセンスの余地を認めていなかったとまでは認めることはできないものの，欧州でのＢＩ社以外へのライセンスの余地はそれほど大きくはなかったとみることができる。
そうすると，欧州におけるＢＩ社へのライセンスの事実を考慮した場合の欧州物質特許並びにスペイン製法特許による独占の利益は，欧州及びスペインに共通して１０％と認めるのが相当である。したがって，欧州物質特許による超過売上高は●（省略）●，スペイン，ロシア，ポルトガルの物質特許による超過売上高は●（省略）●，スペイン製法特許による超過売上高は，特許の寄与率を３０％とみて，●（省略）●（●（省略）●×０．１×０．３）となる。
(ウ)想定実施料率
本件物質発明及び製法発明の価値は欧州においても日本国内と異ならないものと考えられるから，想定実施料率は，本件物質発明については●（省略）●，本件製法発明については●（省略）●とみるのが相当である。
(エ)超過利益額
以上によれば，被告の欧州自販分による超過利益の額は，欧州物質特許について●（省略）●，スペイン，ロシア，ポルトガルの物質特許について●（省略）●，スペイン製法特許について●（省略）●となる。
(3)ライセンス収入（争点(1)―２）
ア米国ＢＩ社の正味売上
米国における米国物質特許に係る特許権の存続期間は，昭和６２年１０月２７日から平成２１年１０月２７日までであるところ，上記存続期間内における米国ＢＩ社の正味売上は，次のとおり，日本円に換算して●（省略）●である
ただし，平成２１年の売上は，年間合計額（●（省略）●）を特許満了日である同年１０月２７日までの日数で日割計算した金額である。また，ＴＴＭレートは，三菱東京ＵＦＪ銀行が公表している対顧客外国為替相場の，各年の年間平均値である（弁論の全趣旨）。
●（省略）●
原告は，北米での売上高については，特許保護延長期間である平成２１年１０月２８日から平成２２年４月２７日までの売上高を加算すべきであると主張する。
しかし，弁論の全趣旨によれば，上記特許保護延長期間は，被告がＦＤＡからの要請に基づき，小児神経因性排尿障害に関する臨床データを出したことに関し，独占販売期間が追加的に付与されたものであって，特許法制に基づく保護期間が延長されたものではないから，上記期間における利益は，本件物質特許による利益と認めることはできない。よって，原告の主張を採用することはできない。
なお，上記延長期間部分を除けば，原告が別表６で主張する額と，上記認定額は同額である。
イ欧州ＢＩ社の正味売上
欧州における欧州物質特許に係る特許権の存続期間は，昭和５９年４月２５日から平成１８年２月２日までであるところ，上記存続期間内における欧州ＢＩ社の正味売上は，次のとおり，日本円に換算して●（省略）●である。
ただし，平成１８年の売上は，半期合計額（●（省略）●）を特許満了日である同年２月２日までの日数で日割計算（３３日／１８１日）した金額である。また，ＴＴＭレートは，北米と同じく，三菱東京ＵＦＪ銀行が公表している対顧客外国為替相場の，各年の年間平均値である（この額については当事者間に争いがない。）。
●（省略）●
ウ北米及び欧州におけるライセンス収入
(ア)北米ライセンス契約のライセンス料率
前提となる事実(5)ウのとおり，北米ライセンス契約において，●
（省略）●
そうすると，上記各条項からみれば，特許の実施許諾によるロイヤルティの額は●（省略）●と認めるのが相当である。
原告は，想定実施料率は，被告の決算資料で示されているバルク・ロイヤリティを売上高で除した数字とほとんど近似すると主張するが，その算出根拠の合理性が十分に示されているとはいえず，採用することができない。
また，被告は，●（省略）●と主張するが，これをライセンスよる利益と認めるに足りる証拠はない。
(イ)欧州ライセンス契約のライセンス料率


被告は，欧州ライセンス契約においては，特許のライセンス料は定められていないと主張し，本件証拠上，欧州ライセンス契約におけるライセンス料を定めた契約書等の証拠は見当たらない。また，被告が主張するように，製品販売対価として利益が設定されていた可能性も存在する。しかし，その詳細は被告によって明らかにされておらず，欧州ライセンス契約によって被告が得ていた利益をライセンス料率以外によって算定するだけの具体的な根拠もない。
したがって，北米ライセンス契約と欧州ライセンス契約の相手方がいずれもＢＩ社であることを考慮し，欧州ライセンス契約のライセンス料率は，北米ライセンス契約のライセンス料率と同様の●（省略）●であると認めるのが相当である。
(ウ)ライセンス収入の額
以上によれば，米国ＢＩ社からのライセンス収入の額は●（省略）●，欧州ＢＩ社からのライセンス収入の額は●（省略）●である。４使用者貢献度（争点(2)）及び相当対価額の算定（争点(3)）(1)前記の本件発明に至る経緯，特許取得の状況，特許取得後における被告の販売活動，ライセンス契約交渉等の諸般の事情を考慮すると，本件における被告の貢献度は９９％，したがって，発明者側の貢献度は１％と認めるのが相当である。
この点について，原告が本件物質発明をするについて，被告の従来の知見をどの程度利用したかが争われ，被告はＡ６の意見書及び同陳述書（乙１１７，１２４），Ａ１０の陳述書（乙１２１）を提出しており，これらの証拠によれば，原告の本件物質発明は，被告の従来の知見を基礎としており，普通の研究者であれば，アモスラロールのアミノ基のβ位の水酸基を水素に変換すればβ活性が大きく減弱することを予想すること，別紙１のＡ部，Ｃ部，Ｄ部について最も好ましいと思える置換基の変換を組み合わせること，光学活性アミン化合物を中間体として塩酸タムスロシンを合成すること等はいずれも容易であって，原告の寄与の程度は小さいとされ，また，製法特許も従来の製造方法に適宜簡単に変更できる合成法が追加されているにすぎず，大量合成法において原告が行ったのは単に条件検討であったとされる。しかし，原告がアモスラロールを光学分割することから始まって塩酸タムスロシンを創製するまでの前記認定の事実関係については，原告独自の着想と寄与が認められるのであって（Ａ１１意見書（甲３２）），被告が主張するほど原告の寄与を小さいものと認めることはできない。また，その製造方法についても，塩酸タムスロシン自体に原告の独自の着想と寄与が認められる以上，独自の貢献が存在することを否定することはできない。さらに，大量合成法についても，前記イーライ・リリー社との交渉の経緯からみれば，原告の貢献を否定することはできないのであって，Ａ６意見書等の見解をそのまま採用することはできないものというべきである。また，被告は，医薬品一般の開発において成功確率が低いこと等を使用者貢献度として考慮すべきであると主張する。確かに，前記認定事実によれば，医薬品一般の開発においてその成功確率が相当程度低いことが認められるし，他の分野と比較して医薬品開発事業の研究開発費の比率が高いことも認められる。しかし，本件訴訟における使用者貢献度を検討するについては，医薬品開発一般の実情や成功確率を問題とすべきではなく，本件物質発明及び製法発明に係る特許についての使用者としての貢献を問題とすべきである。そうすると，前記認定のとおり，本件発明に至るまでに被告において多数の化合物が合成され，それが本件発明に至る経緯となったという点において被告の貢献が認められるべきであり，その被告の貢献をも考慮した貢献度が前記の割合になるものである。
他方，被告は，被告による適応症の選定が本件医薬品（ハルナール）の成功に寄与したものであると主張する。
前記事実関係によれば，原告は，主として高血圧や心不全の治療薬を念頭においてアモスラロールの光学異性体の構造修飾を行い，本件物質発明に至ったものであって，これを前立腺肥大症や尿道閉塞症への適用薬として開発を進めることについては，被告内における議論の経過を通じて確立していったものと認められる。そして，この適応症の選定が本件医薬品（ハルナール）の成功に結びついていったものであり，この点については被告の寄与が大きかったものと認められる。
原告は，原告も前立腺肥大症に基づく排尿障害への適応の可能性は考えていたと主張し，これに沿う証拠としてＡ７の陳述書及び意見書(1)(2)（甲２８，２９）を提出する。しかし，前記の原告博士論文の記載内容や被告における適応症選定に関する議論の経過に照らせば，適応症の選定についての被告の寄与が大きかったことは否定できず，この点は，原告が排尿障害への適応の可能性を考えたことがあったとしても（乙１１９参照），左右されるものではない。
(2)本件物質発明について，原告の発明者割合が４０％，本件製法発明について原告の発明者割合が９０％であることについては，被告もこれを積極的に争うものではなく，前記本件職務発明に至る経緯で認定した事実に照らしても，上記発明者割合は相当である。
(3)そうすると，自己実施による我が国及び欧州における相当対価の額は，自社販売分について，日本物質特許について●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．４。１万円未満切り捨て。以下同じ。），日本製法特許について●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．９），欧州物質特許について●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．４），スペイン・ロシア・ポルトガル物質特許について●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．４），スペイン製法特許について●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．９）の合計は３５５０万円となる。
ライセンス分について，北米ライセンスについて●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．４），欧州ライセンス契約について●（省略）●（●（省略）●×０．０１×０．４）となり，合計は１億６４２４万円となる。
以上の総合計は，１億９９７４万円となる。
被告は中間利息を控除すべき旨主張するが，相当対価の額は特許を受ける権利を承継した時点において受けるべき相当対価の額として算定されるのであるから，中間利息を控除するのは相当でない。
５時効消滅（争点(4)）
被告は，原告が主張する本件物質発明相当対価請求権及び本件製法発明相当対価請求権は，全部又は一部について時効により消滅したと主張するのに対し，原告は，被告は本件支払を行ったことにより，時効の利益を放棄した又は被告による時効の援用は信義則に反する旨を主張するので，この点について検討する。
(1)消滅時効期間とその経過
ア前提となる事実(2)のとおり，本件で消滅時効の成否が問題と   なるのは，次の各特許である。
(ア)国内特許
ａ本件物質特許（特許第１４４３６９９号）
ｂ本件製法特許（特許第１５５３８２２号）
(イ)海外特許（本件物質発明に係る特許権）


ａ米国物質特許（米国特許第４７０３０６３号）
ｂ欧州物質特許（イギリス，ドイツ，フランス，イタリア，ベルギー，オランダ，スイス，オーストリア）（欧州特許第３４４３２号）
ｃスペイン（特許第４９９２２４号）
ｄロシア（旧ソ連）（特許第１０８２３２０号）
ｅポルトガル（特許第７２４６０号）
(ウ)海外特許（本件製法発明に係る特許権）
スペイン（第８６００６８５号）
イところで，本件物質発明及び本件製法発明がされた当時山之内製薬には，職務発明に関する規程はなく（甲３参照），相当の対価の支払時期についての定めはなかったから，原告は遅くとも特許出願日までにされた承継の時から権利を行使することができたものといえる。そして，前記のとおり，日本物質特許が出願された昭和５５年２月８日までには，本件物質発明について外国の特許を受ける権利も含めて承継がされ，日本製法特許が出願された昭和６０年１１月１３日までには，本件製法発明について外国の特許を受ける権利も含めて承継がされたものである。そうすると，本件物質発明に係る特許は国内外を含めて平成２年２月８日が経過することにより，本件製法発明に係る特許は国内外を含めて平成７年１１月１３日が経過することにより，消滅時効の期間が経過したものと解される。
(2)被告規程の制定，改定の経緯
前提となる事実に加え，証拠（甲３，乙２～４，８～１１，２１～２６）及び弁論の全趣旨によると，本件支払がされた経緯について，次の各事実を認めることができる。
ア山之内製薬は，平成１７年４月１日に藤沢薬品工業と合併して被告となったが，合併前の山之内製薬における職務発明規定の内容は，前提となる事実(3)のとおりであり，最初に被告規程１が制定されたのは平成９年１月１日のことであり，それまでは職務発明の対価の支払に関する取決めは存在しなかった。
そして，被告規程１は，その２条３項で，「「職務発明」とは，「会社」の業務範囲に属し，且つ，その発明をするに至った行為が「従業員等」としての会社における現在又は過去の職務に属する発明を云う」としていたから，形式的には，本件物質発明及び本件製法発明もこれに該当することになる。そして，被告規程１の１５条は出願補償について，「出願補償金の支払いは同一発明に対しては１回のみとする。」，１６条は登録補償について「「会社」は，特許を受ける権利又は特許権を承継し，日本国の特許証の交付を受けたときは，特許権１件に対し２０，０００円の補償金を発明者に支払う。」，１７条は，実施補償について，「「会社」は，権利を承継した「職務発明」を日本国で実施して利益を得たとき又は第三者に実施許諾して利益を得たときは，日本国で登録になっていることを条件に，実施あるいは実施許諾１回に限り，「会社」の事業目的への貢献度に応じ，特許権１件に対し１００，０００円以上１，０００，０００円以下の職務発明委員会が査定した補償金を，発明者に支払う。」とし，さらに，その支払時期について，２１条で「補償金は，支払いが確定した年度（４月１日から３月３１日）の翌年度に支払うものとする。」とされている。
そうすると，被告規程１の取り決めで考えれば，本件物質特許についての出願補償の支払時期は，出願された昭和５５年２月８日の翌年度，登録補償の支払時期は登録された昭和６３年６月８日の翌年度，実施補償については，製品が上市された平成５年８月３０日の翌年度となると解されるから，その支払時期から消滅時効期間が開始すると考えれば，被告規程１が施行された平成９年４月１日には，出願補償については消滅時効期間が経過しているものの，登録補償と実施補償についてはいずれもその時効期間が経過していないことになる。しかし，被告規程１の２８条では，「本規程は１９９７年１月１日から施行する。」とされ，経過規定は置かれていないから，被告規程１は，既に消滅時効期間を経過した対価請求権について，新たに支払時期を設定して，遡及的にこれを支払う趣旨を定めた規程とは認め難い。
また，被告規程２においては，登録補償の規程はなくなったが，実施補償の支払時期は被告規程１と同じく「実施あるいは実施許諾１回に限り」支払うとされ（１６条），その支払時期は支払いが確定した年度（４月１日から３月３１日）の翌年度とされ，２条３項は「職務発明」を「過去の職務に属する発明」を含むものと定義し，２７条では「本規程は２００３年４月１日から施行する。」とされていた。これらの規定によれば，被告規程１と同様，実施補償（前記のとおり平成６年度が支払時期となる）については，同様の問題点が存在するが，被告規程１と同様に経過規定は存在しないから，被告規程２も，既に消滅時効期間を経過した対価請求権について，新たに支払時期を設定して，遡及的にこれを支払う趣旨を定めた規程とは認め難い。
この点は，平成１５年４月１日に施行された山之内製薬の「開発報奨規程」（乙１２）についても，同様である。
イその後，山之内製薬が藤沢薬品工業と合併するに当たり，山之内製薬の補償制度と藤沢薬品の補償制度を比較したところ，藤沢薬品工業では，実施時補償基準額に実質的にみて上限がない（平成１３年４月１日に施行された同社の「職務発明実績補償規則」（乙１４）の４条，別表１によれば，算定期間３年間の売上高が２５００億円以上３０００億円未満の場合の実績補償金の額は１０００万円であるが，３０００億円以上の場合は，５００億円ごとに２００万円を加算するものとされていた。）のに対し，山之内製薬では，被告規程２では，実施補償の額は，特許を受ける権利又は特許権１件に対し，１０万円以上１０００万円以下とされており，両者の補償内容に差が存在することが判明した。
そこで，山之内製薬と藤沢薬品工業の両者で話し合った結果，合併の日である平成１７年４月１日に被告規程３が制定された。被告規程３の附則（経過規定）２項によれば，出願時補償については，「(1)２００５年４月１日以降に会社が出願した職務発明に係る特許出願等に対して本規程を適用する。(2)２００５年３月３１日までに山之内製薬株式会社（以下，「山之内」という。）又は藤沢薬品工業株式会社（以下，「藤沢」という。）が行った職務発明に係る特許出願等に対しては，第３章の規程にかかわらず，会社は，山之内又は藤沢の旧規程により出願時補償を実施する。」とされ，これによれば，本件発明に係る特許を受ける権利の承継（以下「本件承継」という。）による出願時補償は，山之内の旧規程によることとされた。


他方，同附則３項によれば，実施時補償については，「(1)２００５年３月３１日までの出願に対しても２００５年４月１日以降に出願されたものと同様に，２００５年４月１日を最初の算定期間の起算日として，本規程を適用する。(2)２００５年３月３１日までに山之内又は藤沢が行った職務発明に係る特許出願等の実施時補償については，山之内又は藤沢における２００５年３月３１日までの実施時補償について２００５年３月３１日時点で山之内又は藤沢の旧規程上の補償の計算期間が満了していない場合は，計算期間の始期に遡って本規程を適用し，会社における最初の実施時補償時に，その期間を算入して算定する。」とされている（甲３）。実施時補償についての上記(1)の趣旨は，被告規程３の１８条１項において，「対象製品の売上高に対する実施時補償金は，対象となる特許権等の存続期間中において対象製品につき特許権等に係る発明が実施されている限り支払われる」との規程を併せ考えれば，本件承継のように平成１７年３月３１日までに出願されたものであっても，同年４月１日以降の実施による利益については，実施時補償の対象となる趣旨と解される。実施時補償についての上記(2)の趣旨は，山之内製薬において被告規程２に基づく実施補償の計算期間が平成１７年３月３１日の時点で満了していない場合には，計算期間の始期に遡って被告規程３の実施時補償をするという趣旨と解されるが，山之内製薬の被告規程１，２による実施補償は，実施又は実施許諾１回に限り支払うものとされているから，上記計算期間という観念と相容れないものであり，上記(2)の規程は本件承継には適用されないものと解される。
ウ上記被告規程３の定めによれば，本件承継のように平成１７年３月３１日までに出願されたものであっても，同年４月１日以降の実施による利益については，実施時補償の対象となる趣旨と解される。この規定は，従来の被告規程１，２においては，実施補償が実施又は実施許諾１回に限り支払われるとの定めとなっていたのに対し，被告規程３においては，「対象製品の売上高に対する実施時補償金は，対象となる特許権等の存続期間中において対象製品につき特許権等に係る発明が実施されている限り支払われる。」（１８条１項），「対象製品のライセンス収入に対する実施時補償金は，特許権等の存続期間中において当該特許権等の実施許諾として一時金，ロイヤリティー等が受領されている限り支払われる。」（１９条）として，実施時補償金が継続的に支払われることとなったことに基づくものであると解される。そしてこのような規程の趣旨に照らせば，被告規程３においては，山之内製薬において消滅時効期間が経過した対価請求権であっても，平成１７年４月１日以降の実施による利益については，その対価を支払う趣旨に変更したものであると解される。
そして，被告規程３の上記各規定は，平成１９年７月２６日の改訂によっても変更がない（甲３）。
(3)被告による対価の支払
前提事実(7)のとおり，被告は，原告に対し，被告現行規程に基づいて，ハルナールに関して，物質特許補償額３０９万８４００円，製法特許２６万１５００円の合計３３５万９９００円を支払った。
そこで，その支払の趣旨を明らかにするため，支払に至る経緯について検討する。
ア被告は，原告に対し，平成２０年４月２５日付け書面を送付し，被告職務発明制度に基づき，平成１７年４月～平成２０年３月に被告が実施し利益を得ている特許（米国物質特許及び我が国における本件製法特許）について，実施時補償を行うので，事情聴取を依頼する旨の通知をした（乙８）。
この通知に先立って，山之内製薬と藤沢薬品工業との間で，平成１７年３月７日に，合併前の合併準備委員会が開催されており，そこでは，「タムスロシンを補償対象とする。」という提案がされ，これに対し，山之内製薬のＡ５社長が，「何故，タムスロシンが今回補償対象となったのか？時効でなかったのか？」と質問したのに対し，担当者のＣは，「タクロリムスとタムスロシンは同様に実施し，特許のきれる時期も同時期であり，対応に差が出ることを問題と考え，補償対象とすることにした。」と回答している（乙６）。
イ上記通知に対し，原告は，被告に対し，平成２０年５月２日付けメール（乙９の１）により質問をした。
その質問の内容は，「１．貴社の社内規定で，何故，現時点でハルナール（塩酸タムスロシン）が実施時補償の対象となったのでしょうか。その理由を貴社の社内規定でご説明下さい。・・・３．実施時補償の対象特許として２つの特許（Ｐａｔ．４７０３０６３及び特許第１５５３８２２号）が挙げられています。何故，これらの特許が実施時補償の対象特許なのでしょうか。貴社の社内規定でご説明下さい。・・・」というものであった。
ウ被告は，原告に対し，同年５月７日付けメール（乙９の２）により回答した。その回答内容は，上記イの１の質問に対する回答として，「アステラスの規程では，特許の存続期間中にその特許を実施し利益を上げている場合は，全て対象としています。また，３年ごとに，特許満了まで３年ごとの売上（又はライセンス収入）を基に実施時補償を支払う規定となっています。」，上記イの３の質問に対する回答として，「アステラスで実施し利益を上げている特許と判断されたためです。」というものであった。被告は，その回答メールに，外部公表資料である被告の職務発明制度説明資料を添付した。
その説明資料には，「実施時補償額：上限なし」とされながらも，他方，その支払については，「２００５年４月１日を最初の起算日として，３年毎（算定期間）にその間の売上（ライセンス収入）に基づき，特許満了まで支払う。」とされていた。
エ原告は，被告に対し，平成２０年５月１１日付けメール（乙９の３）により再度質問を行った。
その内容は，「公開されている資料では，最初の起算日が２００５年４月１日となっていますが，対象期間は特許の有効期間中を通じてという理解でよろしいでしょうか。」，「私の発明の中で他に対象特許はありますか。」，「私の対象発明について，対象国を教えてください。」等というものであった。
オこれに対し，被告は，原告に対し，同月１２日付けメール（乙９の４）により回答した。


その内容は，「アステラス発足後の２００５年４月１日から特許満了までの売上（又はライセンス収入）が対象となります。例外として，旧社時代の規程に基づき未払いになっている部分については，新社の制度で支払うこととなっております。ハルナールにつきましては旧社規程で未払い部分はありませんので，２００５年４月１日から特許満了までの売上が対象となります。」「少なくとも今回の対象は，２特許のみです。」，「特許第１５５３８２２号は日本のみ（２００５年４月１日～２００５年１１月１３日（満了日））です。Ｐａｔ．４７０３０６３につきましては，米国（２００５年４月１日～２００８年３月３１日），欧州（オーストリア，ベルギー，スイス，ドイツ，フランス，イギリス，アイルランド，イタリア，ルクセンブルク，オランダで２００５年４月１日～２００６年２月２日（満了日）になります。なお，米国については特許満了が２００９年１０月２７日になりますので，２０１１年度の実施時補償の対象にもなります。）というものであった。
カ原告は，被告に対し，平成２０年５月１６日付けメール（乙９の５）によりさらに質問を行った。
その内容は，「旧社時代の規程で未払い部分はないということですが，私の記憶では，旧社時代に同じような規程があってそれによって実施時補償は発生している（つまり２００５年３月３１日以前について）と理解しています。旧社は貴社によって引き継がれたと思いますので，この点を良く調べて頂いてご回答をお願いします。」等というものであった。キこれに対し，被告は，原告に対し，同月１９日付けメール（乙９の６）により回答した。
その内容は，「旧山之内の規程は１９９７年１月１日に制定され，１９９７年１月１日以降に日本で上市されたものが対象となっています。また，遡及適応の規定もありません。従いまして，１９９３年８月に上市されているハルナールは，旧規程で支払い対象となっておりません。」というものであった。
ク原告は，被告に対し，同月２１日付けメール（乙９の７）によりさらに質問を重ねた。
その内容は，「現規程の最後の経過規定により旧山之内の規程で発生したものは貴社に支払義務があると理解しておりますが，旧山之内製薬の規程では，１９９７年１月１日の規程制定以降に会社がその特許で利益を挙げたときには上市時期を問わず実施時補償を支払うと規定されていると理解しています。なぜ，貴社は「１９９７年１月１日以降に日本で上市されたものが対象となっています。また，遡及適応の規定もありません。」と断言できるのでしょうか。その根拠をお示し下さい。」等というものであった。
ケこれに対し，被告は，原告に対し，同日付けメール（乙９の８）により回答した。
その内容は，「旧山之内の規程を添付させて頂きます。「職務発明取り扱い規程」が１９９７年に制定されたもので，「発明奨励規程」が２００３年に名称とともに改定されたものです。発明奨励規程の１６条（職務取り扱い規程では１７条）で，製品を例にすれば，実施して利益を得たときに１回に限り実施補償をすることが定められています。ここで利益を得た時とは日本での上市時を指します。そうしなければ，１回限り実施補償をするとされていることと矛盾が生じます。本規程は，製品を例にすれば，利益を得た時は日本での上市時を指し，１回に限り実施補償をすることを前提として，旧社で承認を得て制定されたものです。御理解の程，宜しくお願い致します。」というものであった。
コこれに対し，原告は，同月２７日付けメール（乙９の８）で，「旧山之内製薬の規程を読みましたが，ご回答の意味や字義的解釈を理解できない部分があります。事情聴取の期限が迫ってきましたので，本件に関して現状の質問・回答の状況に留めておきます。」と回答し，一連のメールによるやり取りは終了した。
被告は，原告と被告間の上記メールのやり取りにおいて，上記のとおり，①被告現行規程では，特許の存続期間中に当該特許を実施し利益を上げている場合は，実施時補償の対象とすること，②実施時補償の対象期間は，被告（アステラス）発足後の平成１７年４月１日から特許満了までの売上（又はライセンス収入）であり，３年ごとの売上（又はライセンス収入）をもとに実施時補償を支払うことになっていること，例外的に，山之内製薬又は藤沢薬品工業の規程に基づく未払部分について，被告現行規程で支払うが，山之内製薬の規程は平成９年１月１日に制定され，実施して利益を得たときに１回に限り実施時補償を行うこととされ，１回限りとは，同日以降に我が国で上市されたものを対象とし，上市時を意味するため，平成５年８月に上市されたハルナールについては，支払対象とならず，上記未払部分はないこと，③平成２０年の実施時補償の対象となるのは，特許のあるすべての国であり，原告の発明については，本件製法特許については我が国であり（平成１７年４月１日～同年１１月１３日（満了日）），本件物質特許については米国（平成１７年４月１日～平成２０年３月３１日），欧州（オーストリア，ベルギー，スイス，ドイツ，フランス，イギリス，アイルランド，イタリア，ルクセンブルク，オランダ）（平成１７年４月１日～平成１８年２月２日（満了日））であること等を回答した。
サ被告は，原告に対し，平成２０年１０月２４日付けで，「アステラス製薬実施時補償金支払いの件」と題する文書とともに，平成２０年度実施時補償金支払通知を送付した（乙４，２２）。
上記「支払いの件」と題する文書には，「この度，アステラス製薬の職務発明規程に基づき，２００５年４月（一部の旧藤沢製薬案件等の経過規定対象案件は２００４年４月）から２００８年３月までの間で，アステラス製薬が実施等し利益を上げている全ての特許の職務発明者に対し，実施時補償金が支払われることになりました。」と記載されていた。シ(ア)上記通知に対し，原告は，被告に対し，平成２０年１１月４日付け書面（乙２５の１），同月１０日付け書面（乙２５の２）及び同月１４日付け書面で質問を行った。
その内容は，被告の示した計算根拠についてのものであり，質問内容は詳細にわたっている。
(イ)被告は，これらの質問について，原告に対し，同月６日付け書面（乙２６の１），同月１２日付け書面（乙２６の２）及び同月１７日付け書面（乙２６の３）により回答した。


(ウ)被告は，原告と被告間の上記書面のやり取りにおいて，日本物質特許は既に満了し，欧州物質特許は平成１８年２月２日に満了していることを前提として，平成１７年度から平成１９年度（平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日まで）の売上について実施時補償金を支払うとし，対象となる売上は，世界での売上高であり，支払対象期間は，本件物質特許について，日本物質特許を除き，欧州においては平成１７年４月１日～特許期間満了日の平成１８年２月２日（ただし，切り上げて１年分で計算している。），米国においては平成１７年４月１日～平成２０年３月３１日であること等を回答した。また，製法特許については，対象は世界での売上高であり，日本製法特許については，支払対象期間は，平成１７年４月１日から同年１１月１３日までであるとした（ただし，実際には１年分の売上に基づいて計算している。）（乙２６の１）。
ス原告は，平成２０年１１月１９日，上記決定通知に対して異議を申し立てたが（乙２３），被告は，職務発明委員会において検討し，原告に対し，平成２１年１月１５日付け書面（乙２４）により，実施時補償額を合計３３５万９９００円（本件物質特許補償額として３０９万８４００円，本件製法特許補償額として２６万１５００円）とした決定を確定する旨を通知した。
セ被告は，原告に対し，平成２１年２月１２日付け書面（乙１１）により通知し，被告が依頼している書面の返送が期限までにされない場合には，被告が最終的に決定した実施時補償金３３５万９９００円を支払う旨を通知した。
ソ前提となる事実(7)のとおり，被告は，原告に対し，平成２１年３月６日，本件支払（３３５万９９００円）を実施した。
(4)以上の認定事実に基づいて検討する。
アまず，職務発明における特許権を受ける権利の承継に基づく対価請求権は，特許を受ける権利が成立した１つの特許権ごとに観念されることから，その対価請求権も特許権ごとに発生すると解するのが相当である。そうすると，その消滅時効の成否についても，各特許権ごと判断するのが相当である。
前記認定事実によれば，本件物質発明に係る特許の相当対価請求権は国内外を含め平成２年２月８日が経過することにより，本件製法発明に係る特許の相当対価請求権は国内外を含めて平成７年１１月１３日が経過することにより，いずれも消滅時効期間が経過している。
そして，その山之内製薬は，被告規程３が施行される平成１７年４月１日までは，いつでも消滅時効を援用することにより債務を免れることができる状態にあった。
被告は，消滅時効を援用する意思表示をした時期について，平成８年ころの被告規程１の制定過程における原告も参加した会議等において，被告規程１の内容を説明し，また，平成１４年から１５年ころの原告も参加した会議等において被告規程２の内容を説明して会議での了承を得ているから，これらにより，本件物質発明及び本件製法発明に係る特許を受ける権利の承継に基づく対価請求権について消滅時効を援用する旨の意思表示をしたと主張する。
しかし，原告が参加した会議等において，被告規程１，２の内容を一般的に説明したからといって，それが原告が有する対価請求権を具体的に特定して消滅時効を援用する旨主張したものでない以上，そのことによって，原告が有する対価請求権について，消滅時効を援用する旨の意思表をしたものと認めることはできない。
また，被告は，本件支払の決定を通知したことによって，平成１７年３月３１日以前の売上に対応する部分について消滅時効を援用する意思表示をしたとも主張する。
しかし，補償金支払通知（乙４）及び異議申立に対する説明文書（乙２４）においても，消滅時効を援用するものと解することのできる記載はなく，被告の主張を採用することはできない。
なお，被告は，前記原告とのメールのやりとりにおいて，「旧山之内の規程は１９９７年１月１日に制定され，１９９７年１月１日以降に日本で上市されたものが対象となっています。また，遡及適応の規定もありません。従いまして，１９９３年８月に上市されているハルナールは，旧規程で支払い対象となっておりません。」などと述べているが，これも算定の根拠を示したものにすぎず，消滅時効の援用の意思表示とみることはできない。
したがって，被告が原告に対し消滅時効を援用する旨の意思表示をしたのは，本件支払がされた後の本件訴訟提起後のことと認めるのが相当である。
イ前記認定事実によれば，被告は，被告現行規程に基づく実施時補償として，平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日の対象期間において，全世界における売上を対象とし，上記期間において特許期間が残存していた特許，すなわち，米国及び欧州における本件物質発明に係る特許並びに我が国における本件製法特許について，利益の有無を検討し，実施時補償を算定して本件支払を行っている。したがって，本件支払は，上記対象期間の始期である平成１７年４月１日において既に特許期間が満了している特許である我が国における日本物質特許（平成１７年２月８日期間満了）並びにスペイン（平成１３年１０月２８日期間満了），ロシア（平成１３年２月６日期間満了）及びポルトガル（平成１３年２月５日期間満了）における本件物質発明に係る各特許を除き，上記対象期間において，特許期間が残存している特許である日本製法特許（満了日は平成１７年１１月１３日），米国物質特許（満了日は平成２１年１０月２７日），欧州物質特許（対象国はイギリス，ドイツ，フランス，イタリア，ベルギー，オランダ，ス   イス，   オース   トリア   であり   ，満了   日は平   成１８   年２月   ２日で   ある。）及びスペインにおける本件製法特許に係る特許（満了日は平成１８年７月２９日）について，利益の有無を検討し，実施時補償を算定して本件支払を行ったと認められる。
ウ被告は，上記のとおり，特許期間が残存している特許についてのみ実施時補償を行っており，特許期間が残存していない特許について実施時補償をしていない。そして，被告が特許期間が残存していない特許について実施時補償をしなかったのは，前記Ａ５社長の発言も併せ考えれば，特許期間が残存していない特許については，消滅時効期間が経過していると考えていたためであると認められる。そして，被告が消滅時効期間が経過していると考えた根拠としては，被告の前記説明内容に照らせば，山之内製薬の規程によっては原告に補償金を支払う根拠がなく，原告の対価請求権はその承継のときから消滅時効の期間が開始し，被告規程３の制定のときには，既に消滅時効期間を経過していると考えたためであると解するのが相当である。そうすると，被告は，支払をしなかった特許のみならず，被告規程３の附則に基づいて支払をした特許についても，消滅時効期間が経過していることを認識していたものと認められる。


平成２９年１１月９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（ワ）第８４６８号特許権移転登録手続等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年９月１日
判          決
Ｐ１こと
原        告   Ｐ２
同訴訟代理人弁護士   山本健策
同           福永   聡
同           草深充彦
同補佐人弁理士       石川大輔
被        告   株式会   社岡田   製作所
同訴訟代理人弁護士   冨宅   恵
同           西村   啓
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１(1)主位的請求
被告は，原告に対し，別紙「特許目録」記載の特許権について，移転登録手続をせよ。
(2)予備的請求
被告は，原告に対し，別紙「特許目録」記載の特許権のうち，持分２分の１について，移転登録手続をせよ。
２被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２８年１０月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，(1)主位的に，別紙「特許目録」記載の特許権（後記本件特許権）は，被告の冒認出願により設定登録されたとして，特許法７４条１項に基づき，同特許権について移転登録手続をすることを求め，予備的に，同特許権に係る発明は原告と被告代表者が共同発明したものであり，原告が少なくともその持分２分の１を有しているとして，同項に基づき，同特許権のうち持分２分の１について移転登録手続をすることを求めるとともに，(2)被告が同特許権に係る発明を利用した機器を研究開発するために補助金の支給を受けたとして，不当利得返還請求権に基づき，被告が支給を受けた補助金に相当する利得の返還及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成２８年１０月４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，本判決における書証の掲記は，枝番号の全てを含むときはその記載を省略する。）
(1)当事者等
ア原告は，平成１８年にＰ１を設立し，平成１９年ころから，ロボット便座を始めとする高齢者用の福祉機器の設計開発を行うようになった（甲５）。イ被告は，自動車部品等の製造販売を主たる業とする株式会社である(乙２４)。
ウＰ３（以下「被告代表者」という。）は，平成１９年当時から被告の代表取締役を務めている（甲４）。
(2)本件技術提携契約等の締結及び解除並びに本件覚書の締結ア原告と被告は，平成１９年３月１日，次の内容の技術提携契約（以下「本件技術提携契約」という。）を締結した（なお，以下では，甲４における「甲」を「原告」，「乙」を「被告」とそれぞれ読み替えて記載する。甲４）。(ｱ)「原告は，原告の開発した別紙①（注：第３４回国際福祉機器展に伴う開発品目一覧。ベッド用品やトイレ用品等が列記されている。）に上げる商品について，被告がすべての権利を有するとともに，原告の従業員ならびに外注業者にいかなる権利も発生しないことを確約するとともに，その製品（以下「本製品」という）を使用及び販売することを許諾する。」（１条）
(ｲ)「被告は，前条の許諾の対価として，次の一時金及び実施料を原告に支払う。」（以下省略）（２条）
イ被告と原告は，同年９月２０日，被告の業務の委託に関し，次の内容の業務委託契約（以下「本件業務委託契約」という。）を締結した（なお，以下では，乙１９及び２０における「甲」を「被告」，「乙」を「原告」とそれぞれ読み替えて記載する。）。なお，以上の各契約の下では，臀部拭き取り装置の製造，販売を被告が担当することが前提とされていた（甲５，３５，乙１９）。(ｱ)「被告は，次に定める業務…の全部または一部を原告に委託し，原告はこれを受託する。」（２条）
・被告「の新商品開発に伴う事前調査に付随する一切の業務」・被告「の社内コンピューター（個人管理）のセキュリティ管理なら
びにそれに付随する業務」
・「その他被告原告協議の上決定された業務」
・「被告または原告は必要があるときは委託業務の内容，実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合，被告原告協議の上，委託業務の内容，実施方法，業務委託料などを改めて決定するものとする。」(ｲ)「被告は委託業務に係る業務委託料を原告に支払うものとし，その金額については，月額５０万円とする。」（５条柱書）
(ｳ)「被告は商品開発に関連して原告が開発したものに関する特許等の権利について，被告が権利者であることを確認する。」（６条）(ｴ)「被告および原告は本契約期間中であっても，３か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。」（１２条１項）ウ原告はその後，上記各契約に基づき，体位変換エアマットや臀部拭き取り装置であるロボット便座等を設計開発し，平成２４年春ころにまでに，被告に対し，臀部拭き取り装置を合計３台納品した。この装置は，温水洗浄便器を用いた後に臀部に残った水滴を拭き取りアームに取り付けたトイレットペーパーによって拭き取るものである。そして，当時，設計開発されていた装置では，便器と便座の間（便座の下）に拭き取りアームを差し込むのに便座を上昇させるために，便座昇降機を利用していた（以下，便座昇降機を利用する装置を「従来の臀部拭き取り装置」という。）（甲５，乙２４）。
エ被告と原告は，平成２２年２月１日，本件業務委託契約に関し，同日付けをもって下記のとおり契約内容を変更することを合意した（乙２０）。記「被告は委託業務に係る業務委託契約について社内コンピューターシステムの管理及び付随する業務内容の縮小により外部委託を解除する。被告は委託業務に係る業務委託契約料を原告に支払うものとし，その金額については，月額２８万円とする。」
オ被告と原告は，平成２４年８月２０日，同日付けをもって本件技術提携契約を解除するとの合意をするとともに，同年１０月末日付けをもって本件業務委託契約を解除するとの合意をした（甲７，乙２１）。


カ原告と被告は，同年８月２０日，本件技術提携契約の解除にあたり，次の事項について確認し合うとともに，今後も引き続き，臀部拭き取り装置の開発・販売について協力関係を維持すべく，次のとおり協力関係を締結するとして，覚書（以下「本件覚書」という。）を交わした（なお，以下では，甲６における「甲」を「原告」，「乙」を「被告」とそれぞれ読み替えて記載する。甲６）。
(ｱ)確認事項
「今後，原告が臀部拭き取り装置及びその部品並びにそれらの関連製品について，新たなアイデアを着想したり，新たな製品を開発した場合，原告は，原告自らの名義によって，特許出願，実用新案登録出願，及び意匠登録出願を国内外問わず行うことができる事をお互い確認し合った。」（３項）
(ｲ)今後の協力関係
ａ「今後，原告が臀部拭き取り装置及びその部品並びにそれらの関連製品について，新たなアイデアを着想したり，新たな製品を開発した場合，原告は，最初に，被告に対して，当該アイデア及び当該製品を紹介しなければならない。」
（１項）
ｂ「被告は，原告から紹介された当該アイデア及び当該製品に関して，各種権利の実施許諾又は買取等について，他社に先んじて優先的に交渉することができる。」（２項）
ｃ上記ａ及びｂ「における被告の優先的交渉権は，原告から被告に紹介がなされてから１ヶ月間とする。」（３項第１文）
(ｳ)秘密保持義務
ａ「原告及び被告は，臀部拭き取り装置及びその部品並びにそれらの関連製品について，お互いに開示し合った秘密情報に関して，双方，秘密として管理し，秘密を保持しなければならない。ただし，既に公知の情報に関しては，秘密保持義務からは除外されるものとする。」（１項）
ｂ「秘密保持義務が課される期間は，相手方から開示されてから１年６ヶ月間とする。」（２項）
(3)原告及び被告による特許の出願及びその登録
ア原告は，平成２４年９月２５日，発明の名称を「便座固定型臀部水分自動除去装置」とし，特許請求の範囲，明細書及び図面を別紙「原告第１出願における明細書等の記載」のとおりとする特許の出願（以下「原告第１出願」という。）をした（特願２０１２－２２８４０７。甲９，２５）。
イ被告は，同年１０月９日，発明の名称を「臀部拭き取り装置」とし，特許請求の範囲を次のとおりとする特許の出願（以下「本件基礎出願」という。）をした（特願２０１２－２２４２７８号。甲１ないし３）。
【請求項１】
紙を取り付けることができる拭き取りアームと，
前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部と，
便座と便器との間に設けられた嵩上げ部とを備え，
前記拭き取りアーム駆動部は，前記嵩上げ部に設けられたくり抜き部分から前記拭き取りアームを挿入して，拭き取り動作を行うことを特徴とする，臀部拭き取り装置。
【請求項２】
紙を取り付けることができる拭き取りアームと，
前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部と，
嵩高い便座とを備え，
前記拭き取りアーム駆動部は，前記便座に設けられたくり抜き部分から前記拭き取りアームを挿入して，拭き取り動作を行うことを特徴とする，臀部拭き取り装置。ウ原告は，同月１０日，発明の名称を「臀部の水分自動ふき取り装置」とし，特許請求の範囲，明細書及び図面を別紙「原告第２出願における明細書等の記載」のとおりとする特許の出願（以下「原告第２出願」という。）をした（特願２０１２－２３８３５０号。甲１７，２６）。
エ被告は，同年１２月２７日，本件基礎出願に基づき，特許法４１条１項による優先権の主張を伴う特許の出願（以下「本件優先権出願」という。）をし（特願２０１２－２８４７４９号），前記イの請求項に加え，くり抜き部分を閉じるための閉手段をさらに備えることを特徴とする臀部拭き取り装置に係る請求項を追加した（甲１，２，乙１３，１４）。
オ原告は，原告第１出願について，特許庁長官から手続補正指令書を送付されたにもかかわらず，手続補正書を提出しなかった。そのため，原告第１出願については，平成２５年２月４日，却下するとの処分がされた（甲２５）。カ原告は，同年３月２６日，原告第２出願に基づき，特許法４１条１項による優先権の主張を伴う特許の出願をし（特願２０１３－６３３７９号），さらに同年４月３０日，その出願に基づき，再度同項による優先権の主張を伴う特許の出願をした（特願２０１３－９５０６２号）。そして，その出願に基づき，平成２７年１月９日，次の特許に係る特許権が登録された（甲２６）。
特許番号第５６７１７３８号
発明の名称臀部の水分自動ふき取り装置
特許権者原告
発明者原告
キ同年３月１３日，本件優先権出願に基づき，次の特許（以下「本件特許」といい，その特許に係る発明を「本件特許発明」という。また，請求項１に係る特許を「本件特許１」と，その特許に係る発明を「本件特許発明１」と，請求項２に係る特許を「本件特許２」と，その特許に係る発明を「本件特許発明２」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）が登録された。本件優先権出願の願書に添付された明細書及び図面（補正後のもの。以下「本件特許明細書」という。）の記載は，本判決添付の特許公報のとおりである（甲１，２）。
特許番号第５７０９１７７号
発明の名称臀部拭き取り装置
特許権者被告
発明者被告代表者
特許請求の範囲本判決添付の特許公報のとおり
ク本件特許発明の構成要件は，次のとおり分説される。
【請求項１】
１Ａ紙を取り付けることができる拭き取りアームと，１Ｂ前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部と，１Ｃ便座と便器との間に設けられた嵩上げ部とを備え，１Ｄ前記拭き取りアーム駆動部は，前記嵩上げ部に設けられたくり抜き部分から前記拭き取りアームを挿入して，拭き取り動作を行うことを特徴とする，１Ｅ臀部拭き取り装置。
【請求項２】
２Ａ前記くり抜き部分を閉じるための閉手段をさらに備えることを特徴とする，２Ｂ請求項１に記載の臀部拭き取り装置。


(4)被告による開発補助事業の申請と研究開発費の支給ア被告は，平成２７年，国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」という。）に対し，次の内容で同年度のロボット介護機器開発・導入促進事業（開発補助事業）の申請（以下「本件補助申請」という。）をした。この申請に係る開発機器は，水洗浄後，拭き取りアームを予め紙を掴んだ状態で移動させるのではなく，拭き取りアームとは別に，紙送り部が紙を拭き取りアームの上に供給し，下から拭き取りアームが紙を押し上げて，臀部を拭く機能を有するものとされていた（乙１６）。
(ｱ)研究開発計画名    水洗後の水分の拭き取り機能付きロボットポータブ
ルトイレットの開発
(ｲ)重点分野名   排泄支援
イ機構は，同年６月３０日，審査実施の結果，本件補助申請を一定の条件を付して採択することを決定した。そして，被告は，機構から５０００万円ないし１億円の研究開発費の支給を受けた（甲２２，２４，乙１７）。
３争点
(1)本件特許発明１の発明者は原告か（争点１）
(2)本件特許発明２の発明者は原告か（争点２）
(3)本件特許発明は原告と被告代表者が共同発明したものか（予備的請求関係。争点３）
(4)原告から被告に対して本件特許発明に係る特許を受ける権利が承継された
か（争点４）
(5)不当利得の成否，原告の損失の有無及び額，被告の利得額等（争点５）
４争点に関する当事者の主張
(1)争点１（本件特許発明１の発明者は原告か）について
（原告の主張）
ア原告は，平成２４年９月初旬には，便座と便器の間に３ｃｍ程のスリットを作り出し，そのスリットから拭き取りアームを便器内に挿入する新規臀部拭き取り装置を発明した（以下，この発明を「原告第１発明」という。）。
イ発明の時期
従来の臀部拭き取り装置には，使用の度に便座を昇降させる必要があるために不便かつ危険であり，便座昇降機が嵩張るため一般住宅等の便所内に置くには不向きであるという問題点があった。
原告は平成２４年６月ころ，被告から従来の臀部拭き取り装置について商品化のための製造外注先を選定する段階に入っていることを聞き，今後被告からその設計開発の依頼を受けることができなくなると考えた。そこで，原告は新たな構成を備えた臀部拭き取り装置の開発テーマを模索し，前記問題点を解消した便座昇降機を利用しない臀部拭き取り装置の設計開発の検討を開始した。そして，原告は，遅くとも同年８月初旬から中旬ころまでには，便座昇降機を利用しない臀部拭き取り装置として，便座と便器の間に何らかの構造物を設け，当該構造物に設けられた空間を利用してアームによる拭き取り動作を可能とする構成を着想し，３次元で作図して具体化した。
しかしながら，アームの駆動が上下動によるものであるため，そのような装置には，便座と便器の間の構造物をそれほど薄くできないという問題があり，原告はヘッド及びアームの構造を中心にさらに試行錯誤を行い，わずか３ｃｍ程のスリットを通すことができるヘッドを備えた拭き取りアームを開発した。そして，原告は同年９月初旬には，便座と便器の間に薄型の構造物を設け，当該構造物の中をアームを通すことによって拭き取り動作を可能とすることを着想し，具体化することで原告第１発明を発明した。原告第１発明の本質的部分は，「便座と便器の間に設けられ，水洗式洗浄型便座の高さを高くする構成」（別紙「原告第１発明の構成（原告の主張）」の１ｃ）及び「紙つかみヘッドが，上記構成に設けられたスリットから差し込まれて拭き取り動作を行う」構成（同１ｄ）であり，上記着想を得た時点で発明として完成したといえる。
そして，原告はこの着想をより具体化するために，図面や原告第１出願の明細書の作成等を２週間程で行い，同月２５日にはそれらが全て完成し（したがって，原告が原告第１発明を行ったのは，遅くとも同日であった。），原告第１発明について特許を受けるために，同日，原告第１出願を行った。
ウ原告第１発明と本件特許発明１の同一性
原告第１発明は，別紙「原告第１発明の構成（原告の主張）」記載のとおりの構成を有し，全て本件特許１の構成要件と一致するため，原告第１発明と本件特許発明１は同一の発明である。
原告第１発明は，便座昇降機を不要とする代わりに，通常の便座よりも便座の高さを２ｃｍ高くして，便座と便器の間に隙間（機械のスリット）を設け，そこからアームを露出させることを着想し，原告第１出願の明細書でも便座を２ｃｍ高くすることが発明の内容であることが明らかにされている。他方で，本件特許発明１は，補高便座を用いて嵩上げ部を設けて便座を高くすることによって，補高便座のくりぬき部から拭き取りアームを露出させることを特徴としており，便座を高くする構造物を設けて，便座と便器の間からアームを露出させることができるようにするという本質において，原告第１発明と同一である。
エ原告の被告代表者に対する開示


被告が原告に対して本件技術提携契約の解除を申し入れたところ，原告は平成２４年８月中旬ころには，便座昇降機を不要とする臀部拭き取り装置について試行錯誤を行っていたので，被告代表者に対し，便座昇降機を不要とする臀部拭き取り装置を設計開発中であることを伝えた。そして，これを聞いた被告代表者が協力関係を維持したい旨を原告に申し入れ，本件覚書で今後の協力関係が明記された。原告は以上のやりとりを受け，同年９月初旬ころ以降，同月２５日までの間，被告代表者に対し，ゴルフ等を通して定期的に会っていた際に，原告第１発明を発明したことや，その着想を伝えることで，原告第１発明を開示した。これは，原告第１発明に関連してこれと同時に完成したヘッドとアームの構造に関する発明が根幹部分であり，それ以外の構成であれば開示しても差し支えないと考えたためである。また，原告は，被告代表者に対し，同月２４日午後５時から打合せを行った際，原告第１発明の内容をより詳細に開示したほか，同月２５日，別紙「甲１０の２の画像」を添付したメールを送信して，同発明の構成をより具体的に開示するとともに，同発明の買取りを求めた。上記画像によると，ヘッド部が確認でき，このヘッドが便座に着座した使用者の臀部にアクセスするために，便座の高さを高くするとともに，便器との間が中空でくり抜きされていることが当然に理解され，既に原告第１発明の内容の開示を受け，当業者である被告代表者であれば，上記画像の便座が上記イの原告第１発明の本質的部分の構成を有していることを具体的に把握することができた。
さらに，原告は，同月末ころ，被告の事務所を訪問の上，被告代表者に対して試作品及び写真資料を提示して，原告第１発明に係る新規臀部拭き取り装置の構成について説明を行った。
以上のように，原告は被告代表者に対して原告第１発明を開示し，被告が本件基礎出願をしたのはその後であった。
なお，本件において原告は請求原因として，自らの発明と本件特許発明の同一性を主張立証する必要があるが，原告が被告代表者に対して原告第１発明を開示し，被告がそれを本件特許発明１に利用したことまで主張立証する必要はないと解すべきである。また，被告のその余の主張は否認し，争う。オ以上より，本件特許発明１について特許を受ける権利は原告が有しており，被告は原告からその権利の承継を受けていない。したがって，被告は冒認出願を行ったのであり，本件特許１は本件特許発明１について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた。
（被告の主張）
ア原告の主張のうち，従来の臀部拭き取り装置では便座を昇降させる必要があったこと，原告が被告代表者に対して平成２４年９月２５日に別紙「甲１０の２の画像」を添付したメールを送信したこと，原告が原告第１出願を行ったこと，本件特許発明１の内容は認め，その余の主張は不知又は否認し，争う。イ被告代表者は，平成２４年９月某日，従業員から障害者用に販売されている補高便座という商品が存在しているとの報告を受け，これを利用すれば便座昇降機を使用しなくても臀部拭き取り装置を作ることができることを着想し，これを具体化して本件特許発明１を完成した。このように，本件特許発明１は被告代表者が原告とは無関係に着想，具体化して完成したものであるから，原告はこれに係る特許を受ける権利を有しておらず，被告による本件特許１の出願は冒認出願ではない。
ウ別紙「甲１０の２の画像」からは，原告第１発明の内容，構造を理解することはできず，そのメールの文面からも原告が主張する改善手段の内容を読み取ることはできない。
原告が主張する原告第１発明の内容の理解は困難であるが，同発明は臀部拭き取り装置の紙つかみヘッドに関する発明であって，便座の高さを高くすることはその内容ではなく，ましてやその本質部分ではない。すなわち，本件特許発明１は，補高便座を用いて便座を高くすることによって，補高便座のくり抜き部分から拭き取りアームを露出させるという点に特徴を有するものであるのに対し，原告第１発明は，１ｃｍ程まで紙つかみヘッドを限りなく薄くすることなどの改良により，通常と変わらない便器の高さでの使用を可能にした点に特徴を有する。このように，便座を高く（厚く）する本件特許発明１と便座の高さを維持する原告第１発明は，その本質において，方向性を全く異にする（真逆の）ものである。(2)争点２（本件特許発明２の発明者は原告か）について
（原告の主張）
ア原告は，平成２４年９月初旬には，新規臀部拭き取り装置本体の開口部を閉める閉手段である防水シャッターを設けることを発明した（以下，この発明を「原告第２発明」といい，原告第１発明と合わせて「本件原告発明」という。）。
イ発明の時期
原告は，便座昇降機を使用した臀部拭き取り装置を設計開発していたときから既に，便座を昇降して使用する場合に，便座と便器の間に隙間が生じるため，紙つかみヘッドが汚物や水分等により汚れたり，機械の中に汚物が入ったりするなどの問題点があることを認識していた。この問題を解消するためには防水シャッターを設けることが有効と考えてはいたが，便座昇降機を使用するタイプでは便座と便器の間の隙間が大きく，防水シャッターを設けることは困難であった。ところが，原告第１発明によると開口部は小さなものであるため，原告は同発明を発明した当初から上記問題点を解消するための防水シャッターが有効であると着想していた。そして，原告第２発明は原告第１発明の本体開口部に防水シャッターを設けるという非常に簡易な構成であるため，発明の着想を得た時点で具体化され，発明として完成した。
したがって，原告第２発明は，原告第１発明と同じく平成２４年９月初旬に完成した。そして，原告は遅くとも同年１２月１７日までには，別紙「甲２０の１の図面」のとおり，閉手段である防水シャッター付きの臀部拭き取り装置の図面を作成したところ，この図面には防水シャッターが明確に示されている（したがって，原告は，遅くとも同日までに原告第２発明を行った。）。
ウ原告第２発明と本件特許発明２の同一性
原告第２発明は，別紙「原告第２発明の構成（原告の主張）」記載のとおりの構成を有し，全て本件特許２の構成要件と一致するため，原告第２発明と本件特許発明２は同一の発明である。
エ原告の被告代表者に対する開示


原告は，平成２４年９月初旬ころ以降，同月２５日までの間，被告代表者とゴルフ等を通して定期的に会っていた際に，原告第２発明の内容も開示していたし，同月２４日午後５時に被告代表者と打ち合わせ際にもこれを開示した。また，原告は同年１２月１８日，被告代表者に対し，スリットの開口部を閉じることができる防水シャッターを新規臀部拭き取り装置に設けることを伝え，原告第２発明の構成を開示した。被告のその余の主張は否認し，争う。オ以上より，本件特許発明２について特許を受ける権利は原告が有しており，被告は原告からその権利の承継を受けていない。したがって，被告は冒認出願を行ったのであり，本件特許２は本件特許発明２について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた。
（被告の主張）
ア原告の主張は不知又は否認し，争う。
イ被告代表者は，平成２４年９月２６日の時点で，防水処理が必要であると着想し，同月２７日には，図面によってくり抜き部の防水処理について具体的に構想していた。そして，本件基礎出願の明細書には，本件特許発明２の実施例が記載されているところ，それは同年１０月５日時点の原稿に記載されていた。このように，本件特許発明２は被告代表者が原告とは無関係に着想，具体化して，遅くとも同日までには完成したものであるから，原告はこれについて特許を受ける権利を有しておらず，被告による本件特許２の出願は冒認出願ではない。むしろ，原告は，被告代表者から指示を受け，本件特許発明２を前提として，具体的な設計提案を行ったというのが実際の経緯である。
ウ別紙「甲２０の１の図面」から防水シャッター等の閉手段の存在を認識することはできず，本体開口部を閉めておくことができるか否かも不明である。(3)争点３（本件特許発明は原告と被告代表者が共同発明したものか）（予備的請求関係）について
（原告の主張）
ア上述したとおり，原告は，本件原告発明のうち，少なくとも従来の技術的課題の解決手段に係る「便座と便器との間に設けられた嵩上げ部」（本件特許１の構成要件１Ｃ）及び「前記嵩上げ部に設けられたくり抜き部分」（同１Ｄ）の構成を完成させた上で，これらの構成を被告代表者に開示した。そして，原告と被告代表者との間では，本件覚書で規定されている協力関係を否定するような課題の認識の相違は何ら認められない。したがって，仮に原告が本件特許発明を単独で発明したとは認められないとしても，原告はその特徴的部分の完成に現実的に寄与したから，原告は本件特許発明の共同発明者である。
イ原告は，本件特許発明についての特許を受ける権利について，少なくとも２分の１の持分を有しているところ（民法２５０条参照），被告は原告からその持分の譲渡を受けていない。それにもかかわらず，被告は原告と共同せずに単独で本件特許の出願を行ったから，本件特許は特許法３８条の規定に違反してされた。
（被告の主張）
上述したとおり，被告代表者は，原告の関与なく本件特許発明を完成させたから，原告はその発明に関して一切の関与をしていない。そもそも，原告と被告代表者とでは，課題の認識自体が異なり，その共有すらできていないのであるから，両者が共同発明することは不可能である。したがって，原告の主張は否認し，争う。(4)争点４（原告から被告に対して本件特許発明に係る特許を受ける権利が承継されたか）について
（被告の主張）
ア仮に原告が本件特許発明の発明者であったとしても，本件業務委託契約は平成２４年１０月末まで継続しており，同契約の６条によれば，原告が同日までに開発していたものの特許等の権利はすべて被告に帰属することになる。原告は本件に同条が適用されないと主張しているが，本件業務委託契約は，原告・被告間の新商品開発の全体的な運用を規律するものであり，同条は具体的な新商品開発や製品化に進まなくても適用されることが当然に予定されている。イまた，本件覚書では本件業務委託契約の取扱いについては規定されておらず，本件覚書によってその内容が変更されたと解することはできない。そして，被告は平成２４年１０月まで原告に対して業務委託料を支払い，本件業務委託契約に基づく義務を履行したから，それに対応する成果は被告に帰属させなければならない。
仮に本件覚書によって本件業務委託契約の６条の内容が変更されるという前提に立ったとしても，原告の主張によれば，本件原告発明は本件技術提携契約及び本件業務委託契約の契約期間中に，これらの契約を利用してなされた成果であり，本件覚書の「新たなアイデア」や「新たな製品」には当たらないから，本件業務委託契約６条が適用されることになる。
（原告の主張）
ア被告の主張のうち，本件業務委託契約が平成２４年１０月末まで継続しており，被告が同月まで業務委託料を支払ったことは認め，被告のその余の主張は否認し，争う。
イそもそも本件業務委託契約は，新商品開発そのものに当たっての合意事項を規定したものではなく，その前段階である市場調査や事業としての実現可能性の調査といった事前調査に関しての合意を規定したものにすぎないから，新商品開発自体は本件業務委託契約の適用外である。また，原告と被告は，便座昇降機を利用しない臀部拭き取り装置について，商品開発段階に進むことを何ら合意していない。
したがって，平成２４年９月初旬に発明された本件原告発明には，同契約の６条は適用されない。
ウ仮に新商品の開発段階に進む前に本件業務委託契約の６条が適用されるとしても，本件覚書は原告が開発した便座昇降機を利用しないものを含めた臀部拭き取り装置に係る特許を受ける権利等が原告に帰属することを前提としたものであり，同条の内容は本件覚書によって変更された。そして，原告が本件原告発明を完成したのは平成２４年９月初旬であるから，同契約の６条は適用されず，同発明に係る特許を受ける権利等は原告に帰属する。
(5)争点５（不当利得の成否，原告の損失の有無及び額，被告の利得額等）に
ついて
（原告の主張）
ア被告は，新規臀部拭き取り装置を商品化するための資金不足を解消するために，機構に対して本件補助申請をし，補助金として１億円の支給を受けたところ，同申請に係る開発機器は本件特許発明を具現化したもので，本件特許発明を利用している。そして，本件特許発明は，本件原告発明を冒認したものであるから，本来，補助金は原告に帰属すべきものであり，被告の冒認がなければ，原告が申請して補助金の支給を受けることができた。


イ被告は，本件特許１の「紙を取り付けることができる拭き取りアーム」という構成要件（１Ａ）の意義を争っているが，「取り付ける」という一般的な文言解釈からも，本件特許発明の作用効果の観点からも，必ずしも対象物を強く把持することに限定されないと解すべきであり，本件特許明細書の内容からもそのように解される。そして，本件補助申請に係る開発機器のアームは，「紙を取り付けることができる拭き取りアーム」に相当するものであるから，同申請に際して本件特許発明が利用された。
ウしたがって，被告の冒認により原告の損失及び被告の利得が生じたから，原告は被告に対し，不当利得返還請求をすることができる。なお，被告は悪意の受益者である。
（被告の主張）
ア被告が本件補助申請をして補助金の支給を受けたことは認めるが，原告のその余の主張は否認し，争う。
イ原告は本件特許発明について何らの権利も有していないし，被告が本件原告発明を冒認したこともない。また，補助金の性質からすると，補助金は当然被告に帰属すべきものである。
また，本件特許発明の構成要件の「紙を取り付ける」とは，紙を掴むという意味であるが，本件補助申請に係る開発機器では，拭き取りアームには紙を取り付けず，紙載せガイドから給紙される専用紙を下からヘッドで持ち上げ，肛門付近に密着させることで拭き取り動作を行うから，同機器は本件特許発明を利用していない。
第３当裁判所の判断
１前提事実に加え，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(1)従来の臀部拭き取り装置の開発及びその課題
ア原告と被告は，平成１９年以降，本件技術提携契約等に基づき，臀部拭き取り装置の設計開発等を進め，被告は発明の名称を「臀部拭き取り装置」などとする複数の特許を出願し，特許登録がされた（甲５，６，１４ないし１６，３２，３５）。
イ従来の臀部拭き取り装置では，便座と便器の間（便座の下）にトイレットペーパーを取り付けた拭き取りアームを差し込むのに，便座を上昇させる必要があったため，便座昇降機を利用せざるを得ず，その設置及び利用に伴う課題のほか，コストもかかるという課題があった（甲２，５，９，１７，２５，３５）。ウ原告は，平成２４年８月２０日に本件技術提携契約及び本件業務委託契約が解除された後も臀部拭き取り装置関連の開発を進め，同年９月７日，開閉によってトイレットペーパーを掴む紙つかみヘッドの構造に係る特許の出願をした（特願２０１２－２１３１２９号）（甲３５）。
(2)原告第１出願から原告第２出願に至る経緯
ア平成２４年９月２４日夕方，原告と被告代表者との打合せが行われた（甲３７）。
イ原告は，翌２５日，原告第１出願をした。
ウ被告代表者は，同日午前，Ｐ４弁理士（以下「Ｐ４」という。）と打合せをした。
その後の同日午後０時２８分，被告の従業員が，被告代表者に対し，市販されているＴＯＴＯ株式会社の補高便座やウォームレット付補高便座等のカタログをメールに添付して送信し，被告代表者は，同日午後１時，Ｐ４に対し，「先ほどは有難うございました。参考までに，かさ上げ便座部品の記載されたカタログを送付させて頂きます。」として，上記メールを転送した（乙２）。エ原告は，同日午後６時，被告代表者に対し，「新型ふき取りきについて」との件名のメールを送信して，その本文において，「ＦＡＸありがとうございました。注意して話を進めていきます」，「今回の改造点を案内します」として，下記内容（原告第１出願の明細書の【００１０】の一部を抜粋したもの）を記載し，その開発に係る権利の買取りを検討するよう求めた。また，このメールには，別紙「甲１０の２の画像」が添付されていた（甲１０）。
記「この発明はヘッドの形状と＊＊＊＊＊することで，３ｃｍの隙間からトイレットペーパーを掴んだヘッドの使用を可能にしたものであり，これにより通常と変わらない便器の高さでの使用を可能にしたのである。実際の取り付けは，標準でついている便座の１ｃｍのゴム足を除去して，取り付けるため便座の高さは２ｃｍの高くなるだけである。」
オ原告は，翌２６日，東京ビックサイトで開催された第３９回国際福祉機器展において，便座昇降機を利用しない自動式臀部水滴ふき取り機について発表した。そして，その際に使用した資料にも，別紙「甲１０の２の画像」が掲載されていた（甲５，１２，２６）。
カ被告代表者は，上記エのメールの内容を確認し，同日午前９時５３分，原告に対し，「興味は，十分に有りますが，どんなものか詳細が見えないので，御返事のしようが有りません。具体的な図面，模型等を見ての話とさせていただきたいとます。どの部分が新規の特許申請で，その可否も重要です。」というメールを返信した（甲１１）。
キＰ４は，同日午後４時４８分，被告代表者に対し，メールで，被告がした特許出願に補高便座を意識したものはなく，防衛的な観点から補高便座を利用した臀部拭き取り装置について特許出願した方がよいと伝えた。そして，Ｐ４は，補高便座にも色々な物があり，特にアームがどこから出てくるのか明確にしたいとして，具体的な構造を図示するよう求めた。なお，Ｐ４は，併せて，アームの構造等は従前のものを使うと思うし，特許の請求項として，具体的にアームの構造を特定しなくてもよいとの考えも伝えた（乙３）。
ク被告代表者は，上記キのメールを踏まえ，同日午後５時０７分，Ｐ４に対し，「イメージとしては，補高なのでその一部を切り取るか，構造によっては中をくりぬいて，最大６センチメートルのすき間でアームを出入りさせたらと，考えています。防水処理は必要です。補高便座も便座の一種とは思っています。」というメールを返信した。
これに対し，Ｐ４は，その直後の午後５時１７分，被告代表者に対し，単にくり抜いてしまうと，便座が尻の荷重で傾いてしまわないか心配であるとして，それも踏まえて，どのようにくり抜くのか図を書くよう求めるメールを送信した。そして，被告代表者は，補高便座の一部を切り取り，又はくり抜いた手書きの図面（本件基礎出願の願書に添付された図３や本件特許明細書の図３と同様のもの）を作成し，翌２７日午前１０時３９分，Ｐ４に対してファックス送信し，これにも補高便座の切り取り，又はくり抜いた部分に防水処理が必要であることを記載した（甲３，乙４，５）。


ケ被告代表者は，同年１０月１日，Ｐ４に対し，便座が厚くなって，便座そのものに装置が付いている構造についても特許出願したいと伝えた（乙６，２４）。コＰ４は，同月５日までには特許出願の願書やこれに添付する明細書等の原稿を作成し，「Ｐ２様がどのような内容で出願しているのか不明ですが，限り急ぎということで，内容は，簡単なものとなっています。」として，被告代表者にその確認を求めた。この原稿における特許請求の範囲は，本件基礎出願に係る特許請求の範囲と同一のものであった。
また，Ｐ４は，具体的な構造がより明確になった段階で，特許法４１条１項による優先権の主張を伴う特許の出願をすることも考えていた（甲３，乙７）。サ被告代表者は，同月９日，Ｐ４に対し，上記コの原稿の内容に問題がないとして，本件基礎出願の手続をとるよう依頼し，本件基礎出願がされた。その明細書では，請求項１は，補高便座を利用するなどして便座と便器の間に嵩上げ部を設けるもので，請求項２は，嵩上げ部を設ける代わりに，ウォームレット付補高便座等の通常の便座よりも嵩高い便座を用いるものと説明されていた。なお，請求項２は，上記ケを踏まえたものであった（甲２の【００１２】，【００１４】，乙８）。シ他方で，原告は，原告第１出願の明細書の内容を書き換えたり，新たな図面を作成したりするなどし，同月１０日に原告第２出願をした。
(3)原告第２出願後の経緯
ア原告は，平成２４年１０月１５日，被告代表者と面談し，その後，被告代表者に対し，原告第２出願に係る特許請求の範囲及び明細書の【０００４】，【０００５】並びに図面と同様のものをメールで送信し，その買取り等について同年１１月１５日までに回答するよう求め，同年１０月２２日には，被告に対して新型の臀部拭き取り装置の試作費等の見積書を発行した（甲１８，乙１０）。イ被告が同年１１月１５日までに原告に対して買取り等の回答をしなかったため，原告は他社にも新型の臀部拭き取り装置についての営業を開始した（甲５，１９）。
ウ被告は，同年１２月２７日，本件優先権出願をし，上記第２の２(3)エのとおり，本件特許２に相当する請求項を請求項３に追加した（乙１３，１４）。エ被告は，平成２５年１月１８日までの間に，原告に対し，平成２４年１０月１２日に購入したＴＯＴＯ株式会社の補高便座（５０ｍｍタイプで，便座の高さを５２ｍｍ高くすることができるもの）を渡した。そして，原告は，平成２５年１月１８日，被告に対し，補高便座を使った臀部拭き取り装置の提案をした。この提案資料には，衛生面に関する現状の問題点として，ヘッドに汚物がついていないか，機械の中に汚物が入っていないか，ノロ対策などはできているかということが記載され，その対策として，「ウオシュレットなどの処理中は本体開口部を閉めておくことができます」などと記載されるとともに，補高便座を使った（補高便座の上に便座を設置した）装置の画像が添付されていた（甲２１，乙２，９，１５，２４）。オその後，本件基礎出願は特許法４２条１項により取り下げたものとみなされ，また本件優先権出願の請求項２（本件基礎出願の請求項２と同じ内容のもの）は取り下げられた。
２争点１（本件特許発明１の発明者は原告か）について(1)特許法７４条１項の特許権の移転請求制度は，真の発明者又は共同発明者がした発明について，他人が冒認又は共同出願違反により特許出願して特許権を取得した場合に，当該特許権又はその持分権を真の発明者又は共同発明者に取り戻させる趣旨によるものである。したがって，同項に基づく移転登録請求をする者は，相手方の特許権に係る特許発明について，自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任がある。ところで，異なる者が独立に同一内容の発明をした場合には，それぞれの者が，それぞれがした発明について特許を受ける権利を個別に有することになる。このことを考慮すると，相手方の特許権に係る特許発明について，自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証するためには，単に自己が当該特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証するだけでは足りず，当該特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので，相手方が発明したものでないことを主張立証する必要があり，これを裏返せば，相手方の当該特許発明に係る特許出願は自己のした発明に基づいてされたものであることを主張立証する必要があると解するのが相当である。そして，このように解することは，特許法７４条１項が，当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者であることと並んで，特許が１２３条１項２号に規定する要件に違反するときのうちその特許が３８条の規定に違反してされたこと（すなわち，特許を受ける権利が共有に係るときの共同出願違反）又は同項６号に規定する要件に該当するとき（すなわち，その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたこと）を積極的要件として定める法文の体裁にも沿うものである。(2)そこで，まず本件特許発明１の内容等について検討する。ア前提事実及び本件特許明細書（甲２）によれば，本件特許発明１は，次のとおりと認められる（以下，引用するのは同明細書の段落番号又は図面である。）。すなわち，従来の臀部拭き取り装置においては，トイレットペーパーが取り付けられた拭き取りアームを，便座上面と便器との間隙に挿入して，臀部を拭き取ることが多く，典型的には，便座昇降装置を用いて，便座を持ち上げて，便座上面と便器との間隙を生じさせていたが（【０００２】），コストを抑えつつ，便器上面と便座との間に間隙を設ける簡易な手段の開発が望まれていた（【０００４】前段）。そこで，本件特許発明１は，請求項１記載のとおり，紙を取り付けることができる拭き取りアームと，拭き取りアーム駆動部と，便座と便器との間に設けられた嵩上げ部とを備える臀部拭き取り装置であって，拭き取りアーム駆動部は，嵩上げ部に設けられたくり抜き部分から拭き取りアームを挿入して，拭き取り動作を行うことを特徴とするものであり（【０００５】），嵩上げ部を用いてくり抜き部を形成し，そこから，拭き取りアームを挿入して臀部を拭き取るようにすることにより，コストを抑えつつ，便器上面と便座との間に間隙を設ける簡易な手段が提供されるものである（【０００８】，【００２１】）。


イまた，本件特許発明１の実施形態は次のものである。すなわち，図２のとおり，便座７と便器９との間に嵩上げ部８が設けられており，嵩上げ部８は，便座７の上面を高くするために設けられるものであり，車いすから移乗しやすいようにしたり，足腰の弱い者が立ちやすくしたりするための器具としても機能する。嵩上げ部８は，いわゆる補高便座に限定されるものではなく，例えば，嵩上げ部として，複数の支柱状の器具が用いられてもよい（【００１２】）。また，図３のとおり，嵩上げ部８には，拭き取りアーム３が挿入可能な程度の大きさのくり抜き部６が形成されている。拭き取りアーム駆動部２は，くり抜き部６の間から拭き取りアーム３を挿入し，拭き取りアーム３を前後左右上下に動かして，臀部の水分や汚れを拭き取る（【００１３】）。
なお，くり抜き部６の形状や大きさ等は，拭き取りアーム３の形状（なお，図８は従来技術である甲１５の図９と同じである。上記１(2)キも参照）や移動経路に合わせて，適宜設計され，図面に示した形状や大きさ等に限定されるものではない（【００２０】）。
ウ以上のことを踏まえると，本件特許発明１は，便座昇降機を不要とする課題を解決するために，使用時に便座を上昇させるのではなく，予め便座と便器の間に嵩上げ部を設けて便座の位置自体を高くしておき，その嵩上げ部にくり抜き部を形成し，そこから拭き取りアームを挿入して臀部を拭き取るようにすることによって，使用時の便座昇降機による便座の上昇を不要としたものと認められる。そして，このような課題解決方法に照らせば，本件特許発明１は，便座昇降機が必要とされていた理由を，便座の位置が低く，便座と便器の間に拭き取りアームを挿入する隙間がない点に求め，便座の位置を高くして，便器との隙間を生み出すことによって，課題を解決しようとしたものであると認めるのが相当であり，そのために，次に述べる原告第１出願の明細書の記載に見られるような便座と便器の間の隙間を小さくしたり，拭き取りアームの厚さを薄くしたりすることについて特段の記載はされていない。
そして，以上の本件特許発明１について，本件優先権出願の明細書及び図面には，本件基礎出願の明細書図面と同一の内容が記載されていると認められる。(3)以上を踏まえ，本件特許発明１の発明者について検討する。原告は，平成２４年９月初旬に完成したという原告第１発明と本件特許発明１は同一の発明であり，原告第１発明について特許を受けるために原告第１出願を行ったと主張し，これに沿う陳述をしていることから，まず，原告第１出願に係る発明について検討する。
ア別紙「原告第１出願における明細書等の記載」によれば，原告第１出願に係る発明は，次のとおりと認められる（以下，引用するのは同明細書の段落番号又は図面である。）。
従来の「臀部ふき取り装置」では，トイレットペーパーを臀部の下に差し込むため便座を１５ｃｍ程昇降する必要があり，そのため便座に座る人は，足下が床から浮くため，不安定な状態になり，手摺などで体を固定する必要があった（【０００２】）。そこで，紙つかみヘッドを限りなく薄くして，３ｃｍ程の隙間でも容易に臀部の下に差し入れることができるようにすることで，従来必要であった昇降機を除去できるようにするとともに，紙つかみヘッドが水平状態で機械の３ｃｍのスリットから差し込まれた後，臀部のふき取り位置あたりで，８０度ほど回転することで，臀部を拭くための高さを確保し，回転の量を調整することで臀部に当たる力を簡単に調整できるため，臀部に完全にフィットしたふき取りが容易になるようにしたものである（【０００６】）。
この装置は，水洗式洗浄型便器と一体で提供するか，水洗式洗浄型便座と便器の間において使用する。装置は３軸のサーボモーター（２）とリエア・アクチュエーター（５）を組み合わせた４軸型可動型装置であり，トイレットペーパーを（４）の位置に置くと紙つかみヘッド（３）がトイレットペーパーを挟み込み，ガイド板（６）の中を移動することで，便座下部の汚れを避けながら，トイレットペーパーを臀部の下部に清潔に移動することができる（【０００９】，図２）。実際の取り付けは，標準でついている便座の１ｃｍのゴム足を除去して，取り付けるため便座の高さは２ｃｍ高くなるだけであり，これにより，トイレ使用者は一般のトイレの使用時と変わることのない着座位置で，トイレ使用後の水滴をトイレットペーパーでふき取ることができる（【０００７】，【００１０】）。そして，図２の「便座を含む装置全体図」では，上段に斜視図，中段に平面図，下段左側に左側面図，下段右側に正面図が描かれ，そこでは，便器は図示されていないものの，サーボモーター（２）とリニア・アクチュエーター（５）を組み合わせた４軸型可動型装置が便座の脇に設けられ，同装置の前端には紙つかみヘッド（３）とトイレットペーパー置き台座（４）が設けられ，同装置から便座側に延設された薄いガイド板（６）（なお【００１２】では「トイレットペーパーが移動するときに便座上下部の汚れがつかないようにするための保護ガイド」とされている。）が便座の下部に設けられている。
イ以上からすると，原告第１出願において原告が着想した発明も，従来の臀部拭き取り装置が便座昇降機を利用するものであったことに伴う課題を解決しようとするものであったと認められる。
そして，上記の原告の発明に係る臀部拭き取り装置では，紙を取り付けることができる紙つかみヘッド（３）が本件特許発明１の「拭き取りアーム」に該当し，紙つかみヘッドを移動させる４軸型可動型装置が本件特許発明１の「拭き取りアーム駆動部」に該当すると認められる。
他方，本件特許明細書によれば，本件特許発明１の「嵩上げ部」は，便器と便座との間に設けられ，便座全体を上げて便器との間に間隙を設ける部材を意味すると解され，補高便座のほか複数の支柱状の器具も想定されているところ，原告第１出願に係る装置は，「水洗式洗浄型便座と便器の間において使用する」（【０００９】）もので，その図２の左側面図及び正面図によれば，便座の下部に薄いガイド板ないし保護ガイド（６）が設けられ，「実際の取り付けは，標準でついている便座の１ｃｍのゴム足を除去して，取り付けるため便座の高さは２ｃｍの高くなるだけ」（【００１０】）であるから，少なくともガイド板ないし保護ガイドの部分においては図示されない便器と便座の間に３ｃｍの隙間が設けられることになる。しかし，それだけでは便座全体がどのように上げられるのかが明らかでないから，原告第１出願に係る明細書や図面において「嵩上げ部」に該当する部材が記載されていると認めることは困難である。


もっとも，原告第１出願に係る発明においては，便座全体を３ｃｍ持ち上げることを想定していると解するのが合理的であるから，原告においては，ガイド板ないし保護ガイド単体又はそれと組み合わせて何らかの形で便座全体を上げることを想定していた可能性があり，その場合には，その構造が「嵩上げ部」に該当し，ガイド板ないし保護ガイド内の紙つかみヘッドの移動空間が「嵩上げ部に設けられたくり抜き部分」に該当する可能性もあり得るところである。そうすると，原告は，原告第１出願がされた平成２４年９月２５日の時点で，原告第１出願に係る発明により，本件特許発明１を完成させていた可能性があるというべきである。
ウもっとも，原告第１出願に係る発明は，同時に，臀部拭き取り装置にあるトイレットペーパーの紙つかみヘッドを限りなく薄くし，３ｃｍ程の隙間でも，容易に臀部の下に差し入れることができるようにすることにより，トイレ使用者が一般のトイレの使用時と変わることのない着座位置となるようにして，便座昇降機の除去を可能としたものとされている。また，併せて，トイレットペーパーを掴んだ紙つかみヘッドを臀部のふき取り位置あたりで８０度ほど回転させることで，臀部にフィットさせるものとされている。
以上のことを踏まえると，原告第１出願に係る発明は，ヘッドを限りなく薄くして，ヘッドを臀部の下に差し入れるのに要する隙間を少なくするとともに，ヘッドを回転させることでヘッドが薄くても臀部にフィットするようにし，使用時の便座昇降機による便座の上昇を不要としたものと認められる。そして，このような課題解決方法に照らせば，原告第１出願に係る発明は，便座昇降機が必要とされていた理由を，ヘッドの形状やその動作の仕方に求め，それらを工夫することによって，課題を解決しようとしたものであると認めるのが相当である。そうすると，原告第１出願に係る発明と本件特許発明１とは，解決しようとしている抽象的な課題は共通していても，その課題の生ずる具体的な原因の捉え方が異なっており，そのために，具体的な課題の捉え方や，課題解決の方向性や主たる手段も異なることになったと認められる。
(4)そこで次に，原告が原告第１出願に係る発明により本件特許発明１を完成させていた可能性があることに鑑み，被告が，原告第１出願に係る発明に基づいて，本件特許に係る特許出願をしたと認められるかについて検討する。この点について，被告は，被告代表者が本件特許発明１を完成したと主張し，被告代表者はこれに沿う陳述をしている。
ア前記１での認定事実によれば，被告代表者は，平成２４年９月２５日午前中に，Ｐ４と打合せをしている。この打合せの内容を直接に示す証拠はないが，同日の午後１時に被告代表者がＰ４に「先ほどは有難うございました。参考までに，かさ上げ便座部品の記載されたカタログを送付させて頂きます。」として，補高便座のカタログを送信していることからすると，被告代表者は，同日午前の打合せにおいて，補高便座を用いた発明の説明をしたと推認される。また，翌２６日の午後４時４８分にＰ４が被告代表者にアームがどこから出てくるのか明確にしたいとのメールを送信しており，前日のカタログの送信から本メールまでの間に被告代表者とＰ４が打合せをしたことは何らうかがわれないことからすると，本メールは，前日２５日午前の打合せの際に，被告代表者が補高便座からアームが出る構造の臀部拭き取り装置の発明を説明したのに対して，Ｐ４が質問をしたものであると推認される。そして，本メールの直後の同日午後５時０７分に被告代表者がＰ４に「補高なのでその一部を切り取るか，構造によっては中をくりぬいて，最大６センチメートルのすき間でアームを出入りさせたらと，考えています。」と返信していることからすると，被告代表者は，同月２５日午前にＰ４に対して補高便座からアームが出る構造を説明した時点で，既に補高便座を「かさ上げ便座部品」として利用し，補高便座を切り取り，又はくり抜いてアームを出すことで便座昇降機を利用しない臀部拭き取り装置の着想を得て，本件特許発明１を完成していたと推認するのが相当であり，このことは，被告代表者の陳述（乙２４）は以上の経緯と整合的である。イこの点について，原告は，被告代表者が，同月２５日午後６時の原告からのメールを受け取るまでは，本件特許発明１の着想を得ていなかったと主張する。しかし，前記の被告代表者とＰ４のやりとりの流れからすると，被告代表者が当初にＰ４に補高便座のカタログを送信したことが，臀部拭き取り装置の開発と関係のないものであったとは考え難いから，被告代表者は，同日午前にＰ４と打合せをした時点で，便座をかさ上げしてアームを通すものとして補高便座に着目していたと認めるのが相当であり，そうである以上，前記のとおり，同日午前の時点で被告代表者は本件特許発明１の着想を得ていたと推認するのが相当である。ウまた，原告は，平成２４年９月２５日までに原告第１出願の明細書を完成させ，そのうち原告第１発明について同月２４日夕刻に被告代表者に対して開示したと主張する。


確かに，原告と被告代表者が会って話をした同日は，原告が原告第１出願をした前日であるから，原告が被告代表者に対して原告第１出願のことを話したと推認される。しかし，その際に原告が被告代表者に対して，原告第１出願の内容について何をどの程度話したのかについては，これを認定し得る的確な証拠はなく，前日といえども出願前であることを考慮すると，単に臀部拭き取り装置に関する新たな発明について特許出願をする旨を話したにとどまる可能性も否定できない。また，原告は，翌２５日午後６時に被告代表者に対して送信したメールにおいて，「今回の改造点を案内します」として，原告第１出願の要旨を説明し，甲１０の２の画像を添付しているが，この文面は，初めて原告第１出願の内容を説明する文章として理解するのが自然な文面であり，これ以前に原告が被告代表者に対して原告第１出願の何らかの内容を説明していたのであれば，そのことをうかがわせる文章であってしかるべきである。そして，それに対して被告代表者は，翌２６日午前９時５３分のメールで，「どんなものか詳細が見えないので，御返事のしようが有りません。」と述べているが，確かにこのメールや甲１０の２の画像によっては，便座全体を上げる構造のほか，ヘッドの構造やアームが動く構造についても明確ではないから，この返信メールも，被告代表者が原告第１出願の内容を初めて開示されたのは，前日のメールによってであると考える場合によく理解することができる。以上からすると，同月２４日に原告が原告第１出願の内容を説明したとは認め難い。また，被告代表者は最初から補高便座に着目しているのに対し，原告はそれには全く着目しておらず，両者の間には当初から課題解決に向けた着眼点において大きな差異があることからしても，被告代表者が同日までに原告から原告第１出願に係る発明の開示を受けたとは認め難いところである。確かに，被告代表者が補高便座に着目するに至った経緯は必ずしも明らかではなく，同じ時期に偶然に原告と被告代表者の双方が便座昇降機を用いない臀部拭き取り装置の発明をしたというのも自然とはいい難いから，原告から被告代表者に対して便座昇降機を用いない臀部拭き取り装置を開発するという程度の抽象的な課題の示唆はあったのではないかとも考えられるが，そのような抽象的な課題の示唆をしただけでは原告が本件特許発明１の発明者であるとは認められないし，前記のような両者の課題解決の方向性の相違からすると，抽象的課題の示唆を超えて課題解決手段の着想までの教示があったとまで認めるのは困難である。そしてまた，従来から臀部拭き取り装置の開発を原告と行ってきた被告代表者の立場からして，被告代表者が独自に本件特許発明１を着想することができないはずであるともいえない。
エ以上のことを踏まえると，被告代表者の前記陳述を採用することができるから，原告が原告第１出願に係る発明により本件特許発明１を完成させていたとしても，被告が原告から原告第１出願に係る発明に基づいて本件基礎出願及び本件優先権出願をしたとは認められない。
(5)また，原告は，原告第１出願以外にも，平成２４年９月初旬に，遅くとも同月２５日までには，原告第１発明を完成して，ゴルフ等の機会に被告代表者に開示した旨主張し，その過程で同年８月に作成したものとして甲２７及び２８の図面を，同年９月２１日までに作成したものとして甲８の１及び８の２の図面を証拠提出している。
しかし，甲２７及び２８の図面やその内容について，原告が被告代表者にその内容を開示したことを裏付ける的確な証拠はない上，原告本人によれば，それらには問題があったために原告第１出願に係る発明をしたというのである（甲３５）から，そのような図面やその内容を被告代表者にあえて開示するとも考え難いところである。
また，甲８の１及び８の２の図面については，拭き取りアームが具体的にどこを通過しているのかが判然としない（これらは別紙「原告第２出願における明細書等の記載」の図１に類似しており，便座の内部を通過しているようにも見える。）が，仮に原告本人が述べる（甲３５）とおり原告第１出願のために作成した図面であるとすれば，先に原告第１出願に係る発明について述べたのと同様，原告がそれを被告代表者に開示し，それに基づいて被告が本件基礎出願及び本件優先権出願をしたとは認められない。
さらに，原告は，陳述書（甲３５号証）で，平成２４年９月初旬に原告第１発明を完成し，このころからゴルフ等の機会に被告代表者に開示していたと陳述するが，原告は本件訴訟の提起時には，同発明を行ったのは遅くとも同月２５日であったと主張し，被告代表者には同日以降にそれを開示したと陳述していた（甲５）。このような経緯に照らすと，原告の陳述が一貫したものであるとはいえず，発明を完成したという本人の陳述としては不自然ともいえるから，原告の陳述を採用することはできない。
したがって，原告が同日より前に完成していたとする発明についても，その内容が同日より前に被告代表者に開示されていたとは認められない。(6)原告はさらに，原告第２出願も原告第１発明について特許を受けるために行った旨主張しているようにうかがわれる。


しかし，原告第２出願は，被告が本件特許発明１を完成した平成２４年９月２５日よりも後にされたものである。また，そのことを措くとしても，原告第２出願では，紙つかみヘッドを便座の内部に内蔵して，その内部を移動させることや，便座の上に装置を置いて，紙つかみヘッドを便座上部を移動させることとされており（別紙「原告第２出願における明細書等の記載」の【０００５】の（ハ），（ニ），【０００６】の（イ），（ロ）），図面でも，図３及び図４は「便座上部をカット」した図面とされ，それに対応して，図５及び図６は，便座上部をカットしない図面であると解され，いずれの図面でも便座の中を紙つかみヘッドが移動することとされていると認められるから，本件特許発明１における「便座と便器との間に設けられた嵩上げ部」は記載されていない。また，仮にそれが記載されているとしても，原告第２出願は，原告第１出願と同様に，紙つかみヘッドの厚みを１ｃｍと薄くすることによって，２ｃｍの隙間でもそれを容易に臀部の下に差し入れることができるようにするとともに，アームの上下動作を不要にすることによって，便座昇降機を不要としたものとされている（【０００５】の（ト），【０００８】の【実施例】）から，原告第１出願と同様のことが記載されているにとどまる。以上のことを踏まえると，原告第２出願に係る発明において，少なくとも原告第１出願に係る発明以上のものがあるとは認められないから，先に原告第１出願に係る発明について述べたのと同様，原告がそれを被告代表者に開示し，それに基づいて被告が本件基礎出願及び本件優先権出願をしたとは認められない。なお，甲８の５ないし８の８の図面は，甲８の９によってもその作成が平成２６年１０月７日よりも早いことを認めるに足りる証拠はなく，甲１８の３の図面については前記原告第２出願に係る発明について述べたところが同様に妥当する。(7)以上より，本件特許発明１は，原告がその真の発明者であるとは認められない。
３争点２（本件特許発明２の発明者は原告か）について(1)まず，本件特許発明２の内容等について検討する。ア前提事実及び本件特許明細書（甲２）によれば（以下，引用するのは同明細書の段落番号又は図面である。），本件特許発明２は，本件特許発明１のように，嵩上げ部にくり抜き部を設けると，くり抜き部から水が臀部拭き取り装置に侵入する可能性があり，水分等がくり抜き部や本体等に侵入すると，故障や汚れ，不衛生の原因となるから，これを防止する必要がある（【０００８】，【００１６】，【００１９】）ことを解決課題とし，くり抜き部分を閉じるための閉手段を設けることによって，水分等がくり抜き部分や本体等に侵入することを防止することができる（【０００８】，【００１９】）というものであると認められる。イまた，本件特許発明２を実施するための形態については，図６及び７のとおり，くり抜き部６に自動シャッター窓などを設けて，臀部拭き取り時以外は，閉じるようにしておいてもよい（【００１６】）。拭き取りアーム３の動作方法に関係なく，くり抜き部６を閉じる閉手段１０を設ければ，水分等がくり抜き部６や本体等に侵入することを防止することができる。閉手段１０の構造は，上記の例に限定されるものではなく，電気モータ等で開閉する仕組みを有していてもよいし，上下にスライドして開閉する構造であってもよく，また，左右にスライドして開閉する構造であってもよい（【００１９】）。
(2)以上の事実を踏まえ，本件特許発明２の発明者について検討する。原告は，平成２４年９月初旬に原告第２発明を完成したなどと主張し，陳述書（甲３５号証）でこれに沿う陳述をしている。
しかし，まず，前記認定のとおり，被告代表者は，平成２４年９月２６日夕方の時点で既に，Ｐ４に対し，補高便座の一部を切り取り，又はくり抜くとともに，防水処理が必要であることを伝えていたから，防水処理の課題を着想していたと認められる。そして，同年１０月５日までに作成された本件基礎出願の明細書の原稿には，「くり抜き部６…から水が臀部拭き取り装置１に侵入する可能性があるので，自動シャッター窓などを設けて，臀部拭き取り時以外は，閉じるようにしておいてもよい。」と明記されていたから（乙７の明細書の原稿の【００１５】），被告代表者は，遅くとも同日までには本件特許発明２を完成したと推認することができ，被告代表者の陳述（乙２４）は以上の経緯と整合的であるから，これを採用することができる。
これに対し，原告において前記の被告代表者による本件特許発明２がされるより前に，嵩上げ部のくり抜き部分を閉じるための閉手段を設けることを着想し，具体化したことをうかがわせる証拠は見当たらない。
この点について原告は，平成２４年１２月１７日に作成したものとして別紙「甲２０の１の図面」を証拠提出し，また，平成２５年１月１８日，被告に対して補高便座を使った臀部拭き取り装置の提案をし，その際に本体開口部を閉めておくことを指摘したが（前記１(3)エ），いずれも前記の被告代表者による発明よりも後のことである。
また，原告は，本件訴訟の提起時には，遅くとも平成２４年１２月１７日までに原告第２発明を行い，被告代表者には同月１８日に開示したと主張し，これに沿う陳述をしていたところ（甲５），原告の甲３５号証の陳述はこれよりも３か月以上前に同発明を完成し，被告代表者に開示していたというもので，そのような大幅な陳述の変遷が生ずることは不自然である。
以上の経緯に加え，原告の甲３５号証の陳述を裏付ける客観的証拠はないことに照らせば，この陳述は，発明の開示に関する部分も含め，採用することはできない。(3)以上より，本件特許発明２は，原告がその真の発明者であるとは認められない。したがって，原告の主位的請求には理由がない。４争点３（本件特許発明は原告と被告代表者が共同発明したものか）（予備的請求関係）について
前記２及び３の認定・判示によれば，本件特許発明は，その一部についても原告の発明に基づいて被告代表者が発明したとは認められない。したがって，原告の予備的請求には理由がない。
５争点５（不当利得の成否，原告の損失の有無及び額，被告の利得額等）につ
いて
前記２ないし４の認定・判示によれば，被告が機構から支給を受けた研究開発費（原告の主張する補助金）が被告の不当利得になる余地はないから，原告の被告に対する不当利得返還請求には理由がない。
６結論
以上によれば，原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部


平成２７年４月２８日判決言渡同日判決原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第４号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１月３０日
判決
原        告          株式会社日研工作所同訴訟代理人弁護士        三   山   峻   司同                  清   原   直   己同訴訟代理人弁理士         伊   藤   英   彦同                 竹   内   直   樹被           告        津田駒工業株式会社同訴訟代理人弁護士        黒   田   健   二同                笹   倉   興   基同                門   松   慎   治
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載の装置を製造，販売，販売の申出をしてはならない。
２被告は，別紙被告製品目録記載の装置を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，金３億８５９０万円及び内金７５７０万円に対する平成１８年１２月１日から，内金６０５０万円に対する平成１９年１２月１日から，内金６２００万円に対する平成２０年１２月１日から，内金２３７０万円に対する平成２１年１２月１日から，内金３１１０万円に対する平成２２年１２月１日から，内金４３９０万円に対する平成２３年１２月１日から，内金５５３０万円に対する平成２４年１２月１日から，内金３３７０万円に対する平成２５年９月１日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，別紙被告製品目録記載の装置（以下「被告製品」という。）が原告の有する特許権を侵害するとして，特許法１００条１項，２項に基づき，被告製品の販売等の差止め，廃棄を求めるとともに，同法１０２条２項により，被告が受けた利益を原告の受けた損害と推定し，不法行為（民法７０９条）に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。２前提事実（証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の記載のないものは，争いがないか弁論の全趣旨より認められる。）
(1)当事者
ア原告は，工具保持具，切削工具および治工具並びに工作機械周辺機器およびその付属品の製造販売などを目的とする株式会社である（甲１）。イ被告は，工作機械ならびに工作機械完成部品の製造販売などを目的とする株式会社である（甲２）。
(2)原告の特許権（甲３，４，５）
ア原告は，次の特許（以下「本件特許」といい，本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また，本件特許の審決公報による訂正後の特許請求の範囲を以下単に「本件特許請求の範囲」，その明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。）に係る特許権（本件特許権）を有している。
特許番号     第３７１３１９０号
発明の名称    円テーブル装置
出願日         平成１２年７月１１日（特願２０００－２０９９７０）
登録日       平成１７年８月２６日
訂正審判請求日平成２２年４月１日
審判番号       訂正２０１０－３９００３０
訂正の審決      平成２２年５月７日
審決確定日     平成２２年５月１７日
特許請求の範囲（訂正後のもの，下線部は訂正部分）
【請求項１】
回転軸（５）の軸方向一端にワーク取付部を備え，駆動機構により回転軸（５）を回転させ，クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固
定する円テーブル装置において，
前記駆動機構は，回転軸（５）に設けたウォームホイール（１１）と該ウォームホイール（１１）に噛み合うウォーム軸（１２）により構成されると共に，ウォーム軸（１２）とウォームホイール（１１）はオイ
ルバス内に収納され，
前記クランプ機構は，前記ウォームホイール（１１）に固着されたブレーキディスク（１５）と，該ブレーキディスク（１５）を軸方向の両側から解除可能に挟圧する固定側クランプ部材（２０）及び可動側クランプ部材（２１）と，可動側クランプ部材（２１）を軸方向の固定側クランプ部材（２０）側に加圧する流体圧ピストン（２５）と，前記流体圧ピストン（２５）を軸方向移動可能に嵌合させているシリンダ形成部材（３１）と，該流体圧ピストン（２５）と前記可動側クランプ部材（２１）と前記シリンダ形成部材（３１）との間に介在すると共に軸方向及び径方向に移動可能なボール（２６）とカム面（２８，２９，４０）よ
りなる増力機構とを，備え，
前記可動側クランプ部材（２１）は，リターンばね（３０）により，
軸方向のアンクランプ側に付勢され，
前記増力機構は，ボール（２６）を介してシリンダ形成部材（３１）のテーパー面（４０）に対向している流体圧ピストン（２５）の第１段用テーパーカム面（２８）のカム作用による第１段増力部と，ボール（２６）を介してシリンダ形成部材（３１）のテーパー面（４０）に対向している可動側クランプ部材（２１）の第２段用テーパーカム面（２９）のカム作用による第２段増力部を有することを特徴とする円テーブル装置。
【請求項２】
前記流体圧ピストンは，回転軸を取り囲む環状に形成されている請求項１記載の円テーブル装置。
イ本件特許発明は，次のとおり構成要件に分説することができる（以下「構成要件Ａ」などという。）。
【請求項１】
Ａ回転軸（５）の軸方向一端にワーク取付部を備え，駆動機構により回転軸（５）を回転させ，クランプ機構により所定回転角度で回転軸
を固定する円テーブル装置において，
Ｂ前記駆動機構は，回転軸（５）に設けたウォームホイール（１１）と該ウォームホイール（１１）に噛み合うウォーム軸（１２）により構成されると共に，ウォーム軸（１２）とウォームホイール（１１）
はオイルバス内に収納され，
Ｃ前記クランプ機構は，
Ｃ１前記ウォームホイール（１１）に固着されたブレーキディスク
（１５）と，
Ｃ２該ブレーキディスク（１５）を軸方向の両側から解除可能に挟圧する固定側クランプ部材（２０）及び可動側クランプ部材（２１）と，
Ｃ３可動側クランプ部材（２１）を軸方向の固定側クランプ部材（２０）側に加圧する流体圧ピストン（２５）と，


Ｃ４前記流体圧ピストン（２５）を軸方向移動可能に嵌合させてい
るシリンダ形成部材（３１）と，
Ｃ５該流体圧ピストン（２５）と前記可動側クランプ部材（２１）と前記シリンダ形成部材（３１）との間に介在すると共に軸方向及び径方向に移動可能なボール（２６）とカム面（２８，２９，４０）よりなる増力機構とを，備え，
Ｄ前記可動側クランプ部材（２１）は，リターンばね（３０）により，
軸方向のアンクランプ側に付勢され，
Ｅ前記増力機構は，
Ｅ１ボール（２６）を介してシリンダ形成部材（３１）のテーパー面（４０）に対向している流体圧ピストン（２５）の第１段用テーパーカム面（２８）のカム作用による第１段増力部と，Ｅ２ボール（２６）を介してシリンダ形成部材（３１）のテーパー面（４０）に対向している可動側クランプ部材（２１）の第２段用テーパーカム面（２９）のカム作用による第２段増力部を有するＦことを特徴とする円テーブル装置。
【請求項２】
Ｇ前記流体圧ピストンは，回転軸を取り囲む環状に形成されている請求項１記載の円テーブル装置。
(3)被告の行為
被告は，遅くとも平成１９年８月ころから（開始時期については当事者間で争いがある。），被告製品の製造，販売及び販売の申出をしている。
３原告の請求
原告は，被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとして，特許法１００条１項，２項に基づき，被告製品の製造，販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求め，また，同法１０２条２項の推定により，被告製品の売上高は１２８億７９００万円を下らず，被告の利益等から考え，原告は金３億８５９０万円を下らない損害を蒙っているとして，前記第１の３記載の金員の支払を求めた。
４争点
(1)被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか（構成要件Ｄ及びＥ２の充足。争点１）
(2)本件特許発明につき無効理由が存するか（争点２）
(3)原告の損害（争点３）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
(1)被告製品の構成
ア被告製品は，次の構成を有する。
（請求項１に係る発明との対比）
ａ回転軸の軸方向一端にワーク取付部を備え，駆動機構により回転軸を回転させ，クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固定する円
テーブル装置において，
ｂ前記駆動機構は，回転軸に設けたウォームホイールと該ウォームホイールに噛み合うウォーム軸により構成されると共に，ウォーム軸と
ウォームホイールはオイルバス内に収納され，
ｃ前記クランプ機構は，
ｃ１前記ウォームホイールに固着されたクランプディスクと，ｃ２該クランプディスクを軸方向の両側から解除可能に挟圧するフ
レーム及びクランプリングと，
ｃ３クランプリングを軸方向のフレーム側に加圧するクランクピス
トンと，
ｃ４前記クランクピストンを軸方向移動可能に嵌合させているクラ
ンプシリンダと，
ｃ５該クランプピストンと前記クランプリングと前記クランプシリンダとの間に介在すると共に軸方向及び径方向に移動可能な鋼球と
カム面よりなる増力機構とを，備え，
ｄ前記クランプリングは，板ばねにより，軸方向のアンクランプ側に
付勢され，
ｅ前記増力機構は，
ｅ１鋼球を介してクランプシリンダのテーパー面に対向しているクランプピストンの第１段用テーパーカム面のカム作用による第１段
増力部と，
ｅ２鋼球を介してクランプシリンダのテーパー面に対向しているクランプリングの第２段用テーパーカム面のカム作用による第２段増
力部を有する
ｆことを特徴とする円テーブル装置。
（請求項２に係る発明との対比）
ｇ前記クランプピストンは，回転軸を取り囲む環状に形成されている。
イ対比
被告製品の構造は，下記図のとおりであり，図内の符号は次のものを指し，括弧内に記載された本件特許発明の部分と対応する。
【図】
符号１    回転軸
同２    ワーク取付部
同３   ウォームホイール
同４   駆動用ウォーム軸
同５   オイルバス
同６   クランプディスク（ブレーキディスク）
同７    フレーム（固定側のクランプ部材）
同８   クランプリング（可動側のクランプ部材）
同９    クランプピストン（流体圧ピストン）
同１０鋼球（ボール）
同１１板ばね（リターンばね）
同１２クランプシリンダ（シリンダ形成部材）
ウ構成要件充足性
構成要件ＡないしＧは，それぞれ被告製品の構成ａないしｇに相当し，被告製品の構成ａないしｇが，本件特許発明の構成要件ＡないしＧを充足することは明らかである。
以上により，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するものである。
エ作用効果
被告製品は，本件特許発明と同一の作用効果を奏する。
(2)構成要件Ｄについて
アリターンばね
(ｱ)「前記可動側クランプ部材（２１）は，リターンばね（３０）により，軸方向のアンクランプ側に付勢され，」との特許請求の範囲の記載（構成要件Ｄ）によれば，可動クランプ部材（被告製品のクランプリング）が，「リターンばね」の手段・方法により，軸方向のアンクランプ側に付勢されることが要件となっている。
(ｲ)構成要件Ｄの構成は，回転位置決め精度及び駆動機構の耐久性の向上（本件明細書【００３０】）に寄与している。
クランプ状態となった後，空気圧を減圧してクランプを解除しても，クランプシリンダ（シリンダ形成部材）とクランプリング（可動側クランプ部材）によって形成されるカム面に増力された力で強く押し込まれたボールは，空気圧を減圧しクランプピストン（流体圧ピストン）を戻しただけでは抜けないまま，押し込まれた状態でクランプ状態が保持されてしまう。このような状態が生じると，過負荷により装置が停止するという事態に陥る。このような状態は，駆動機構の耐久性に悪影響を及ぼす。
また，アンクランプ時にピストン２５をアンクランプ側に後退させても，くさび状に対向面に食い込んだボール２６は食い込み状態のままで停止しており，可動側クランプ部材は依然としてブレーキディスクに圧力を付与した状態のままとなり，円滑に作動せず，「回転位置決め精度」が大きく落ちる。


そこで，長期間にわたり継続的に安定したクランプ動作及びアンクランプ動作を行うようにするためには，アンクランプ時にピストン２５をアンクランプ側に後退させるだけでは不十分で，「リターンばね」３０の付勢力によって可動側クランプ部材２１を強制的にアンクランプ側に後退させることが必要となる。
したがって，「リターンばね」は，「クランプ状態を解除する際に，すなわち，クランプからアンクランプ動作に入る時に，可動側クランプ部材を軸方向のアンクランプ側に付勢して，可動クランプ部材がブレーキディスクをクランプしているのを確実に解除するもの」である。(ｳ)このような「リターンばね」について，クランプ機構に関するという点が記載されているだけで，設置場所や形状についての限定はされていない。
イ被告製品の構成
部材１１（板ばね）は，クランプリング８とクランプシリンダ１２の間に設置され，板ばね（平板状の形状のもので力がかかって曲げられたり撓ませられたりすると，元の平板状の形態に戻る弾性力を発揮する。）を二枚重ねた円環状の平板状ディスクである。部材１１上には，穴が複数空いている。それらの穴に互い違いにクランプリング８とクランプシリンダ１２とを結合させているので，クランプ時及びアンクランプ時には図示すれば，それぞれ次のようになる。
(ｱ)クランプ時
鋼球１０の動きでクランプリング８が回転軸芯方向の正面部に前進し，クランプシリンダ１２との間に隙間ができて，板ばね１１が広がる（下記右図の８側にあるは，通し穴でボルトがこの中を通り，１２側にあるは，ボルトの頭が入る穴が開けられており，は雌ネジがきってあるねじ穴を示す）。
(ｲ)アンクランプ時
板ばね１１が復元力をもって元の平板な状態に戻ろうとし，クランプリング８が回転軸芯方向の背面部に後退する。
ウ被告製品の構成要件充足性
可動側クランプ材に相当するクランプリング８が回転軸芯方向に移動する結果，シリンダ形成部材に相当するクランプシリンダ１２と離れてしまうところ，部材１１（板ばね）の一部は，可動側クランプ材に相当するクランプリング８にねじ止めされているために，可動側クランプ材に相当するクランプリング８と共に回転軸芯方向に移動する。他方，シリンダ形成部材に相当するクランプシリンダ１２は移動しないので，シリンダ形成部材に相当するクランプシリンダ１２とねじ止めされている部材１１（板ばね）の一部はシリンダ形成部材に相当するクランプシリンダ１２と結合された状態のままとなる。それゆえ，部材１１（板ばね）は，元の平坦な円環状ディスクに戻ろうとする力が働く。すなわち，アンクランプ側に力が働くこととなる。
よって，部材１１（板ばね）は，クランプ時に可動側クランプ部材に相当するクランプリング８をアンクランプの状態に戻そうとする力を，可動側クランプ部材に相当するクランプリング８にかけている。クランプ力を増大する目的のものではないことは明らかである。以上から，被告製品の「クランプリングは，クランプリングとクランプシリンダの間に位置し，クランプリングの軸方向下面部にネジ通し穴を通じてネジ止めされると共にクランプシリンダ軸方向上面部にもネジ通し穴を通じて交互にネジ止めされた板ばねにより，軸方向のアンクランプ側に付勢され」（被告製品の構成ｄ）ているので，「可動側クランプ部材に相当するクランプリングは，部材１１（板ばね）により，軸方向のアンクランプ側に付勢され」ているという構成要件Ｄを満たす。
エ被告の主張に対する反論
被告は，「リターンばね」がアンクランプ時に付勢によりボール２６と第１段用テーパーカム面２８が当接した状態を保つものに限る旨主張する。
本件明細書【００２５】は，クランプ解除時，リターンばねが可動側クランプ部材を軸方向のアンクランプ側に付勢し，アンクランプ方向に力を働かせることで可動側クランプ部材がブレーキディスクをクランプしているのを確実に解除することを説明した記載であり，実施例を示したものである。確実に解除すると，ボールがフリーになり，クランプピストンに当接する結果となる。ボールはロック状態からフリーになることに意味があり，クランプピストンに当接しているか当接していないかということ自体は問題ではない。被告は，当接する場合の技術的意義を述べるが，構成要件Ｄの技術的意義は上記のとおりクランプの確実な解除（アンクランプの確実な実現）にあり，被告の主張は構成要件Ｄの充足性とは無関係である。
(3)構成要件Ｅ２について
ア「テーパーカム面」の意義
(ｱ)構成要件Ｅ２における「テーパーカム面（２９）」は，「テーパー」を付加して限定したものではなく，不可分一体の用語である。「テーパーカム面」とは，力の伝達を介する面を指しており，シリンダ形成部材テーパー面４０と対向してセットになる，カム作用を生じさせる面であり，入力面ないし出力面である。可動側クランプ部材のテーパーカム面２９に傾斜角度がつけられていることは必須ではない（特許請求の範囲には，その傾斜角度の記載はない。）。
可動側クランプ部材のテーパーカム面２９とシリンダ形成部材のテーパー面４０は，ボール２６を介して上記の両面の距離が一定でない周辺の対向面を形成しており，その両面によってボール２６に作用することをカム作用と称しているものである。
(ｲ)本件明細書において，シリンダ形成部材３１に形成されたボール２６と接する面については「テーパー面（４０）」と記載されている（【００１７】【００２１】）のに対し，ピストン側のボールが接する面あるいは可動側クランプ部材のボールが接する面については，「カム面（２８，２９）」（【０００７】【００１３】【００２７】）及び「テーパーカム面」（【００１６】～【００１８】，【００２２】，【００２３】，【００２９】）と記載されており，明確に書き分けられている。
このことから，ボールが当接する３面のうち，①ピストン側のボールが接する面（２８）及び可動側クランプ部材のボールが接する面（２９）と，②シリンダ形成部材３１に形成されたボール２６と接する面（４０）とは，別のカテゴリーに属することが分かる。本件特許発明における増力機構は，上記①②における３つの面（２８，２９，４０）とボールによって増力される仕組みとなっているところ，ピストン側の面（２８）を，押圧力を入力する「第１段用テーパーカム面」，出力側である可動側クランプ部材に形成された面（２９）が「第２段用テーパーカム面」と指称されている。これによれば，「テーパーカム面」とは，３つの面を用いた増力機構において，シリンダ形成部材のテーパー面とカム作用を利用した入力面及び出力面を表現したものであり，「シリンダ形成部材テーパー面４０と対向してセットになる，カム作用を生じさせる面」ということになる。
したがって，「テーパーカム面」は，回転軸芯と垂直のものであったとしても，上記カム作用を生じさせるもので，これを排除するものではない。
イ「テーパー」の意義


(ｱ)本件特許発明における「テーパー」とは，ピストン側のボールと接する面及び可動側クランプ部材の面がシリンダ形成部材とセットになって第１段増力部，第２段増力部として勾配が形成されていることを示している。
これを図示すると，下記の図のように，左のものは，被告製品と同等のものであり，右のものは本件特許の実施例である図面と同等のものである。可動側クランプ部材のボールと当接する面が，傾斜を有する場合であっても回転軸と垂直であっても，第２段増力部は，シリンダ形成部材「テーパー面」とセットとなり，２面間で勾配を形成している。
【図】
(ｲ)本件明細書【００１８】に基づく主張
【００１８】の記載は，実施例にすぎず，本件特許発明の技術的範囲が【００１８】で開示された内容に限定されるものではない。構成要件Ｃ５及びＥの記載，前記ア(ｲ)に記載の増力機構の技術的意義に照らせば，ピストンに形成された面（２８）は，シリンダ形成部材に形成されたテーパー面（４０）とボールによって増力作用を生じさせるような傾斜を有することが必要不可欠であるから，面（２８）におけるα１の角度が０°ということはあり得ない。他方，可動側クランプ部材のテーパーカム面（２９）におけるα３については，０°でもカム作用を受けることが可能であるばかりか，０°の場合にＦ３が最大となる。これは，【００１８】においてα１のみ「テーパー角」の記載もあることからすれば，α３について０°を排斥するものではない。
(ｳ)当業者である被告の認識理解
被告は，平成２０年２月１日に，発明の名称を「インデックステーブルのクランプ装置の増力装置」とする特許を出願し（特許第５０９３８０５号，以下「被告特許」という。），その中で本件特許発明を引用文献として記載している（【００１１】）。
被告特許の特許公報中図９は，本件特許の増力装置を示しているところ，明らかに本件特許の可動側クランプ部材とボールとの当接面を回転軸芯方向に垂直な面として記載している。
よって，本件特許発明における「第２段用テーパーカム面」は回転軸芯に直角な面を含むと解釈するのが，技術常識に照らしても普通の解釈であるといえる。
(ｴ)被告主張の不自然さ
本件特許発明における増力は，α１ないし３が可変数であるが，構成要件Ｅ２中の「テーパーカム面」が「テーパー」状であるか否かに影響を与えるのは，α３のみである。
α３について検討すると，０°付近において最大に増力された力は連続的に変化するもので，α３の角度の変化に対して，増力比は連続的に変化しており，α３が少しでも角度を有すると，回転軸芯に対して垂直にはならないが，その場合の増力率はα３が０°の場合とほとんど違いがない。外観的にも差異がなく，技術的にも等価である。それにもかかわらず，α３が０°である場合の１点のみを排除する解釈は「自然法則を利用した技術的思想」を示した特許発明の解釈としては不自然きわまりない。
また，本件明細書【００１８】には，α３について「傾斜角度」と記載されているところ，当業者において「傾斜角度」とは，０°を含む概念として通常使用されている。
したがって，「傾斜角度」α３に０°も含まれると考えることが技術常識であり，当業者は「第２段用テーパーカム面」には回転軸芯に対して垂直な面を含むものと解釈することが技術常識に適う。
ウ被告製品の構成要件Ｅ２の充足性
構成要件Ｅ２における「テーパーカム面」は，上記アのとおりであるから，被告製品の可動側クランプ部材に相当するクランプリング８の鋼球１０に接する面が回転軸芯と直角な面であっても，被告製品の「鋼球を介して回転軸芯と直角な面に対して約２５度の傾斜角度を有するクランプシリンダのテーパー面に対向している回転軸芯と直角のクランプリングのカム作用による第２段増力部を有する」（被告製品の構成ｅ－２）は，「ボール（２６）を介してシリンダ形成部材（３１）のテーパー面（４０）に対向している可動側クランプ部材（２１）の第２段用テーパーカム面（２９）のカム作用による第２段増力部を有する」の構成要件Ｅ２を充足する。
【被告の主張】
(1)被告製品の構成要件充足性等
被告製品の構成が，構成要件Ｄ及びＥ２を充足することは否認ないし争う。被告製品は，原告の主張する本件特許発明の作用効果を得るために必要とされる構成の一部を欠き，同一の作用効果を奏するとはいえないから，本件特許の技術的範囲に属しない。
(2)構成要件Ｄについて
被告製品は，構成要件Ｄを充足しない。
ア構成要件Ｄの内容
本件明細書の記載（【００１４】，【００１９】～【００２５】），図１等によれば，「リターンばね」は，クランプ部材２０，２１の間に縮設され，縮設された反発力により，可動側クランプ部材２１をアンクランプ側に押した状態とするばねを指すものと解される。
イ被告製品に「リターンばね」がないこと
(ｱ)原告の主張する被告製品の構造によれば，本件特許発明の固定側クランプ部材２０に対応するフレーム７と，本件特許発明の可動側クランプ部材２１に対応するクランプリング８との間には，ブレーキディスクに対応するクランプディスク６があるのみであり，縮設されてアンクランプ側にクランプリング８を押した状態とする部材は全く存在しない。
原告が被告製品において「リターンばね」に当たると主張しているのは，クランプ部材２０，２１の間に縮設されたリターンばね３０に相当するものではなく，可動側クランプ部材２１に相当する「クランプリング」８と，シリンダ形成部材３１に相当するクランプシリンダ１２との間にある部材１１である。
部材１１は，平坦な円環状のディスクであり，原告の主張するような波打ったばね様の曲面形状を有するものではない。部材１１は，クランプ力を増大させる目的でねじ止めされているもので，形状が平坦である以上縮設もされておらず，縮設により「クランプリング」８を付勢しているものでもない。
(ｲ)本件明細書の記載（【００２５】）によれば，「リターンばね（３０）」は，アンクランプ時において，可動側クランプ部材２１をアンクランプ方向に付勢し，ボール２６が「第１段用テーパーカム面２８に当接した状態を保つ」作用を有するものである。
「当接した状態を保つ」ことは，発明の「作用」欄（本件明細書【００１９】～【００２５】）に含まれる【００２５】に記載されていることから，単なる一実施例ではなく，「リターンばね（３０）」は，「当接した状態を保つ」作用を果たすものであり，「付勢」の態様としては「当接した状態を保つ」ように常時付勢するものであると理解できる。


(ｳ)しかし，部材１１は，少なくともアンクランプ時には本来の形状に戻った安定状態にあり，何ら付勢力を持たないから，上記「リターンばね（３０）」の作用を実現することができないものである。本件特許発明においては，可動側クランプ部材のテーパーという特殊な構成を持つため，リターンばねが常時付勢し「当接した状態を保つ」ものでない限り，可動側クランプ部材の変位（流体圧ピストンの面２８と可動側クランプ部材の面２９との距離（相対位置関係）が全周にわたって同じ状態とならない場合）が生じ，クランプによっても押圧力が全周において均一とならず，結果として「強固かつ確実な」固定という，本件発明の効果（本件明細書【００２７】）を得ることができないおそれがあることになる。
したがって，常時付勢するリターンばねには，均一なクランプができるという重要な技術的意義があるもので，構成要件Ｄの権利範囲の解釈としても，リターンばねは，常時付勢のものとして理解されるべきである。
ウよって，被告製品は，「前記可動側クランプ部材（２１）は，リターンばね（３０）により，軸方向のアンクランプ側に付勢され」を充足しない。
(3)構成要件Ｅ２について
被告製品は，構成要件Ｅ２を充足しない。
ア「テーパーカム面（２９）」
「テーパーカム面」は，それ自体が，回転軸芯と直角な面に対して３０°以下の緩やかな傾斜角度（α３）を有する面であって，「シリンダ形成部材テーパー面（４０）と対向してセットになる，カム作用を生じさせる面」という意味で，不可分一体の用語であるとする原告の主張は争う。
(ｱ)カム機構
カム機構の一般的な特徴は，次のとおりである。
①特定の輪郭曲線を持つ原動節，単純な形状の従動節及びその両者を回転対偶または直進対偶で支持する静止節からなる。②原動節のことを「カム」といい，その形状を「カム輪郭」などという。
③原動節の所定の周期での回転運動又は直線運動を，従動節の各種の運動に変換する役割を有する。
④原動節と従動節とは，常に直接接触している。
⑤一般的なカム機構が（請求項に現れている）「増力」という効果をもたらすとの説明は，必ずしも見当たらない。
(ｲ)「テーパー」の意義
ａ「テーパー」とは，円錐状に先細りになっていること，また，その先細りの勾配をいうところ，本件特許のような回転軸芯を中心とした円テーブルの構造が問題となっているものである以上，下記本件特許の図２のような断面図において，回転軸芯方向を基準としてα１の角度を有することや，回転軸芯と直角な面を基準としてα２及びα３といった傾斜角度を有することである。
回転軸芯に対してα１の角度を持つテーパー面２８は，ピストン２５の円錐状の凸部を形成する。回転軸芯と直角な面に対してα２の角度を有するテーパー面４０及びα３の角度を有するテーパー面２９は，円錐の凹部を形成する。このように，テーパー面は，立体的に見れば，まさに回転軸芯を中心とした円錐状の形状を持つことになる。
以上のとおり，テーパーとは，基準となる面に対して一定の実質的な傾斜を持つことであり，α３が０°であるような平坦な円上の面は「テーパー」とはいえない。また，本件明細書【００１８】には，「３０°以下の緩やかな傾斜角度」という説明があるとおり，「傾斜」が０°を含まないことは自明である。「第１段用テーパーカム面（２８）」と「第２段用テーパーカム面（２９）」とは，本件特許請求の範囲及び本件明細書を通じて一貫して同様に記載されていることから，α３を，０°を含まないα１と同様に解することは，用語の普通の意味から考えて自然である。仮にα３が実質的に０°も含むのであれば，同様のα１についても０°であることがありうることになるが，そうすると，ピストンの動きや力をボールに伝えることが不可能となることからも，実質的に０°を含まないことは明らかである。
【図２】
ｂ特許法の規定（３６条６項４号，特許法施行規則２４条の４及び「様式第２９の２」）に基づき，「テーパー」という用語につき，特に定義がない以上，その有する普通の意味で使用されたものと考えるべきであるから，「テーパーカム面」は，「カム面」あるいは「面」に「テーパー」という用語を付加することにより限定したものということができる。Ｅ２における「テーパーカム面（２９）」は構成要件Ｃ５においては単に「カム面」と記載されていること等からも，原告の主張するような「テーパーカム面」という不可分一体の語ということはできない。
ｃ訂正前の特許請求の範囲等から把握される「増力部」の意義からしても，α３＝０°が技術的範囲に含まれないことが明らかである。
すなわち，本件訂正前明細書等に基づく「第２増力部」は，面２９とボール２６との接点Ｐ２において，横方向への押圧力Ｆ２を受け取り，それとは直角の方向である上方向の押圧力Ｆ３というＦ２より強い力に力を増して伝達するものであるところ，α３が０°の場合，Ｐ２において横方向への押圧力Ｆ２を受け取ることができないため，「第２増力部」の意義を充たすことができず，訂正前の権利範囲には含まれない。そして，訂正により権利範囲が拡がることはないため（特許法１２６条６項），訂正後の本件特許発明の構成要件Ｄにおいても，α３に０°は含まれない。ｄさらに，原告は，本件特許の出願経過における平成１７年２月７日付け拒絶理由通知書に対する同年７月１４日付け手続補正書（方式）において，「構成要件Ｅのうち，クランプ機構の構成部材である可動側クランプ部材の端面を，増力機構のカム面として利用する構成は具備していない。」旨記載し，可動側クランプ部材の端面（ボールと接する面）がテーパーでないものは，訂正前の構成要件Ｅ２′における「第２段用のテーパーカム面（２９）」には当たらないと明示していた。
また，原告の被告に対する通知書においても，「クランプ時にクランプリングが傾斜することは明らかであり，本件特許の技術的範囲に含まれる」旨の記載をしており，クランプリング８にはもともと「傾斜」がないことを認めた上で，クランプ時にはクランプリング８が鋼球１０を介してクランプピストン９に押されて「傾斜」し，このクランプ時の「傾斜」があるために被告製品（当時）は本件特許の技術的範囲に含まれると主張していたといえ，原告自身も「テーパー」とは一定の円錐状の「傾斜」を有するものであることを前提としていたことが明白である。
イ被告製品の構成