ｄ前記ａのとおり，本件発明１及び本件訂正発明１の技術的意義は，殺虫活性物質フィプロニルの拡散効果や結晶化阻害剤等の各成分を一定の質量割合で組み合わせるという配合条件にあり，新規性や進歩性もその点にある。このため，各被告製品の成分であるフィプロニルとクロタミトン，ジエチレングリコールモノエチルエーテル，エタノールを本件発明１及び本件訂正発明１にいう質量割合で組み合わせることを開示した公知技術も本件特許の出願時には存在しなかった。なお，原告は，平成１６年９月７日，拒絶理由通知を受けて意見書を提出したが，この意見書において，結晶化阻害剤として使用可能な化合物を限定したことによる新規性や進歩性を主張したことはない。したがって，各被告製品は，本件特許の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものでない。
ｅ前記ａのとおり，原告は，構成要件１Ｂの結晶化阻害剤を補正したが，この補正は，結晶化阻害剤として使用可能な化合物の一部が文献に記載されているという理由で拒絶理由通知を受け，平成１６年当時は「除くクレーム」が例外的にしか認められなかったため，これを除外する意図で行ったにすぎない。また，構成要件１Ｂにおける化合物が少ないのは，上記文献に記載された化合物を除く使用可能な全ての化合物を記載することが困難であり，特許出願のプラクティスとして，特に好ましい代表例だけを挙げたからである。原告は，実施例に結晶化阻害剤としてポリビニルピロリドンとポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルに相当するポリソルベート８０を使用する場合だけを挙げたが，発明の内容が実施例に記載した内容に限定されるわけでもない。このため，原告の側において各被告製品が本件発明１及び本件訂正発明１の技術的範囲に属しないことを承認したり外形的にそのように解されるような行動をとったりしたものではない。したがって，各被告製品が本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない。ｆそうであるから，各被告製品中のクロタミトンは，構成要件１Ｂの構成において均等である。
イ本件発明２ないし４並びに本件訂正発明２及び４について各被告製品は，フィプロニルが１－[４－ＣＦ3２，６－Ｃｌ2フェニル]３－シアノ４－[ＣＦ3－ＳＯ]５－ＮＨ2ピラゾールであるから，本件発明２の構成要件２Ａの「式(I)の化合物が１－[４－ＣＦ3２，６－Ｃｌ2フェニル]３－シアノ４－[ＣＦ3－ＳＯ]５－ＮＨ2ピラゾールである」に当たる。各被告製品は，本件発明１の構成要件１Ａ，ＣないしＪを充足するとともに，構成要件１Ｂにおいて均等であるから，本件発明２の構成要件２Ｂの「請求項１…に記載の組成物」という構成においても均等であり，また，各被告製品は，本件訂正発明１の構成要件１Ａ，ＣないしＪを充足するとともに，構成要件１Ｂにおいて均等であるから，本件訂正発明２の構成要件２Ｂの「請求項１…に記載の組成物」という構成においても均等である。
また，各被告製品は，有機溶媒がジエチレングリコールモノエチルエーテルというグリコールエーテルであるから，本件発明３の構成要件３Ａに当たる。各被告製品は，本件発明１の構成要件１Ａ，ＣないしＪ及び本件訂正発明１の構成要件１Ａ，ＣないしＪを充足するとともに，構成要件１Ｂにおいて均等であるから，本件発明３の構成要件３Ｂの「請求項１…に記載の組成物」という構成においても均等である。
さらに，各被告製品は，グリコールエーテルがジエチレングリコールモノエチルエーテルであるから，本件発明４の構成要件４Ａに当たる。前記のとおり，各被告製品は，本件発明３の構成要件３Ａを充足するとともに，構成要件３Ｂにおいて均等であるから，本件発明４の構成要件４Ｂの「請求項２５に記載の組成物」という構成においても均等であり，また，各被告製品は，本件訂正発明１の構成要件１Ａ，ＣないしＪを充足するとともに，構成要件１Ｂにおいて均等であるから，本件訂正発明４の構成要件４の「請求項１…に記載の組成物」という構成においても均等である。ウ以上のとおり，各被告製品は，本件各発明及び本件各訂正発明と均等であり，本件各発明及び本件各訂正発明の技術的範囲に属する。
（被告らの主張）
ア本件発明１及び本件訂正発明１について
(ア)本件発明１及び本件訂正発明１の各構成要件１Ｊについては，本件明細書に組成物が全身へ拡散する機構が記載も示唆もされていないため，充足性を判断することができない。
(イ)クロタミトンは，構成要件１Ｂの結晶化阻害剤と異なる。ａ本件発明１及び本件訂正発明１は，動物の身体全体に散布する必要がない上，乾燥しても結晶化現象が起きず，毛皮の外観に影響を与えたり毛皮がべとついたりしないような組成物を提供することを目的とするから，成分が少量ゆえに高濃度であるにもかかわらず結晶化しないことは必須であり，結晶化阻害剤は本件発明１及び本件訂正発明１の本質的部分である。しかも，原告は，結晶化阻害剤として使用可能な化合物が文献に記載されているという理由で拒絶理由通知を受けたのに対し，組成物が毛皮を通過できるような結晶化阻害剤としての開示はないと主張し，構成要件１Ｂの結晶化阻害剤を「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される結晶化阻害剤」に限定する旨補正して本件特許を取得したから，結晶化阻害剤として選定した化合物も本件発明１及び本件訂正発明１の本質的部分である。
これに対し，殺虫活性物質フィプロニルの拡散効果は，文献に記載されており，本件発明１及び本件訂正発明１の本質的部分ではない。したがって，構成要件１Ｂのうち「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」という構成は，本件発明１及び本件訂正発明１の本質的部分である。
ｂ構成要件１Ｂのポリビニルピロリドンと各被告製品中のクロタミトンは，化学構造も吸湿性等の物性も全く異なる。ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルは，アミド部分を含まない。１－メチル－２－ピロリドン等も，クロタミトンと同じＮ－アミド部分を含むが，結晶化阻害効果が得られない。


被告らは，本件発明１及び本件訂正発明１の作用効果と各被告製品の作用効果が同一かどうかを検証するため，構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が構成要件１Ｂに定める化合物の場合とクロタミトンの場合のいずれでも得られるかどうかを，次の方法で比較実験したところ，構成要件１Ｂに定める化合物の場合には，いずれの方法でも，構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が安定して得られなかったのに対し，クロタミトンの場合には，いずれの方法でも，構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が得られた。なお，原告の比較実験は，ガラススライドでなく，時計皿を使用しているから，不適切な実験である。
①滴下試験法      一定量の溶液を滴下した後に析出する結晶の量を測定する方法。本件明細書に記載されている方法で
ある。
②塗布試験法      一定量の溶液を滴下し，ほぼ一定の面積に塗り広
げた後に析出する結晶の量を測定する①の代替方
法。
③加水析出法      一定量の溶液にフィプロニルの溶解度が低い水を
加えた後に析出する結晶の量を測定する①の代替方
法。
したがって，構成要件１Ｂの「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」という構成をクロタミトンと置き換えれば本件発明１及び本件訂正発明１の目的を達することができるが，同一の作用効果を奏するとはいえない。
ｃ各被告製品は，被告ら独自の膨大な調査や実験，臨床試験によって開発された。
甲２４公報にはクロタミトンの記載があるが，これは，水虫薬の主成分たる硝酸オキシコナゾールの溶剤として用いられる低級アルコールの量を減らして皮膚への刺激を軽減させるとともに，酸性の硝酸オキシコナゾールを弱アルカリ域においても安定化させるために配合されたものである。このため，甲２４公報は，主成分が異なる上，クロタミトンを使用する目的も異なり，クロタミトンをフィプロニル等の殺虫活性物質の結晶化阻害剤として使用し得ることを開示していない。
本件明細書にも，結晶化阻害剤の選択方法については記載されておらず，ポリビニルピロリドンとポリソルベート８０をフィプロニル等の殺虫活性物質の結晶化阻害剤として使用する実施例しか挙げられていない。
したがって，構成要件１Ｂの「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」という構成をクロタミトンに置き換えることは，当業者が平成２１年５月以降における各被告製品の製造等の時点において容易に想到することができなかった。ｄ原告は，拒絶理由通知を受けて提出した意見書において，各成分を一定の質量割合で組み合わせたことではなく，結晶化阻害剤として使用可能な化合物を限定したことによる新規性や進歩性を主張していたにすぎない。そして，クロタミトンを外用液状製剤に使用し得ることは，昭和６３年８月３０日に公開された各公開特許公報（特開昭６３－２０８５１７・２０８５１８号）や平成５年１０月１９日に公開された公開特許公報（特開平５－２７１０７７号）により，公知となっていた。
したがって，各被告製品は，当業者が本件特許の第１優先権主張日である平成７年９月２９日時点で公知技術から容易に推考できたものである。
ｅ原告は，本件特許の出願当初，結晶化阻害剤につき，請求項１では構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果で限定するにとどめるとともに，請求項１０では【００１７】・【００１８】に記載した多数の化合物を挙げていたが，前記ｄのとおり，既に公知であったクロタミトンを挙げていなかった。また，原告は，上記化合物の一部が文献に記載されているという理由で拒絶理由通知を受けたため，結晶化阻害剤を構成要件１Ｂの「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される結晶化阻害剤」に限定する旨補正して本件特許を取得した。さらに，原告は，実施例でも結晶化阻害剤として２種類の化合物を使用する場合しか挙げていないから，構成要件１Ｂに定める化合物以外の結晶化阻害剤でも同様の作用効果を有することを本件明細書に記載したとはいえず，構成要件１Ｂに定める化合物が特に好ましい代表例だけを挙げたものともいえない。このため，原告の側において少なくとも各被告製品が本件発明１及び本件訂正発明１の技術的範囲に属しないことを外形的に承認したかのように解されるような行動をとったものといえる。
したがって，各被告製品が本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある。ｆそうであるから，各被告製品中のクロタミトンは，構成要件１Ｂの構成において均等でない。
イ本件発明２ないし４並びに本件訂正発明２及び４について原告の主張は否認するか，これを争う。各被告製品は，本件発明１及び本件訂正発明１の各構成要件１Ｂにおいて均等でないから，本件発明２の構成要件２Ｂ，本件発明３の構成要件３Ｂ，本件発明４の構成要件４Ｂ，本件訂正発明２の構成要件２Ｂ及び本件訂正発明４の構成要件４Ｂ’の構成において均等でない。
ウ以上のとおり，各被告製品は，本件各発明及び本件各訂正発明と均等でなく，本件各発明及び本件各訂正発明の技術的範囲に属しない。(3)争点③（本件各発明に係る請求項１，７，２５及び２６並びに本件訂正発明に係る請求項１，７及び２５が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
（被告らの主張）


本件各発明及び本件各訂正発明は，動物の身体全体に散布する必要がない上，乾燥しても結晶化現象が起きず，毛皮の外観に影響を与えたり毛皮がべとついたりしないような組成物を提供することを目的とするから，成分が結晶化しないことは必須である。本件明細書には，本件発明１の構成要件１ＡないしＤ又は本件訂正発明１の構成要件１Ａ，Ｂ，Ｃ’及びＤに定める成分で構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が得られることを裏付ける実施例が記載されてないため，被告らは，前記(2)（被告らの主張）ア(イ)ｂのとおり，その検証を含む実験をしたところ，フィプロニルが溶解せずに組成物を構成できなかったり構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が安定して得られなかったりしたものである。構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果を安定して得るには，湿度を低くするとともに，０．３mlの溶液が流れ落ちないよう，密閉容器を用いるなどして空気の流れを受けにくくし，通常より大きなスライドガラスを使用する必要があった。しかし，このような実験条件は，本件明細書中の発明の詳細な説明に記載されていない。このため，本件各発明及び本件各訂正発明は，本件明細書に記載された実験をしても，発明の目的を実現することができず，実現するには当業者であっても過度の試行錯誤を要するものといえる。
したがって，本件各発明に係る請求項１，７，２５及び２６並びに本件各訂正発明に係る請求項１，７及び２５は，発明の未完成，いわゆるサポート要件違反又は実施可能要件違反（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）により特許無効審判で無効とされるべきものと認められる。
（原告の主張）
原告の実験によれば，本件発明１及び本件訂正発明１の各構成要件１Ｂに定める化合物で構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が得られる。また，当業者であれば，技術常識を適用し，インビトロの試験として，約６０ないし７５％といった平均的な相対湿度の下で，空気を溶液には直接当てず，０．３mlの溶液を保持するのに十分な大きさのスライドガラスを使用して実験することができるから，そのような実験条件が本件明細書中の発明の詳細な説明に記載されていなくても，過度の試行錯誤を要するものといえない。仮に特定の化合物の組合せで構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が得られなければ，当該組合せは，本件各発明や本件各訂正発明の技術的範囲に属しないだけである。なお，原告は，前記の前提事実(4)のとおり，本件訂正請求により，構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果が得られないと被告らが主張する有機溶媒の一部を削除した。
したがって，本件各発明に係る請求項１，７，２５及び２６並びに本件各訂正発明に係る請求項１，７及び２５は，発明の未完成，いわゆるサポート要件違反又は実施可能要件違反（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）により特許無効審判で無効とされるべきものとは認められない。
(4)争点④（被告らの責任及び損害）について
（原告の主張）
被告らは，共同して，平成２１年５月以降，各被告製品を業として製造販売するなどして，本件特許権を侵害してきたから，原告は，被告らに対し，各被告製品に係る製造販売等の差止請求権及び廃棄請求権，次の損害についての損害賠償請求権を有する。
ア特許法１０２条３項による損害額                        ２０００万円平成２１年５月から同年１１月までの間における各被告製品の合計売上高は，少なくとも２億円を下らず，本件各発明及び本件各訂正発明の実施料率は，少なくとも１０％を下らないから，特許法１０２条３項による損害額は，２億円の１０％に当たる２０００万円を下らない。イ弁護士費用                                              ２００万円
（被告らの主張）
原告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１原告は，各被告製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属するとして，各被告製品の製造，譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めるが，訂正を認める旨の特許無効審判の審決が確定したことを認めるに足りる証拠はないから，本件訂正請求に係る訂正の効果は，いまだ発生していない（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１３４条の２第５項，１２８条）。したがって，原告の前記請求は，理由がない。
２争点①（各被告製品の構成）について
(1)本件発明１の構成要件１Ｊに対比した構成（１ｊ）について証拠（甲８，９の１・２，乙２７）によれば，各被告製品は，犬若しくは猫の肩甲骨間の皮膚へ局所滴下することによって犬若しくは猫の皮脂と共に全身の皮膚へ広がる，直ちに使用可能な溶液の形をした，ノミやマダニから犬若しくは猫を治療するための組成物であることが認められる。(2)本件発明２の構成要件２Ａ・Ｂに対比した構成（２ａ・ｂ）について各被告製品は，フィプロニルから成るものであるところ，本件明細書の段落【００１４】の記載によれば，フィプロニルの化学式は，１－[２，６－Ｃ2４－ＣＦ3フェニル]３－ＣＮ   ４－[ＳＯ－ＣＦ3]５－ＮＨ2ピラゾールであることが認められるから，各被告製品は，２ａの構成を有する。また，各被告製品は，前記の前提事実(7)のとおり，１ａないしｉの構成を有するとともに，前記(1)のとおり，犬若しくは猫の肩甲骨間の皮膚へ局所滴下することによって犬若しくは猫の皮脂と共に全身の皮膚へ広がる，直ちに使用可能な溶液の形をした，ノミやマダニから犬若しくは猫を治療するための組成物である。
(3)本件発明３の構成要件３Ａ・Ｂに対比した構成（３ａ・ｂ）について各被告製品は，ジエチレングリコールモノエチルエーテルという有機溶媒から成るものであるところ，本件明細書の段落【００１６】の記載によれば，各被告製品中のジエチレングリコールモノエチルエーテルは，グリコールエーテルに属することが認められるから，各被告製品は，３ａの構成を有する。また，前記(2)のとおり，各被告製品は，１ａないしｉの構成を有するとともに，犬若しくは猫の肩甲骨間の皮膚へ局所滴下することによって犬若しくは猫の皮脂と共に全身の皮膚へ広がる，直ちに使用可能な溶液の形をした，ノミやマダニから犬若しくは猫を治療するための組成物である。(4)本件発明４の構成要件４Ａ・Ｂに対比した構成（４ａ・ｂ）について前記(3)のとおり，各被告製品中のジエチレングリコールモノエチルエーテルは，グリコールエーテルに属するから，各被告製品は，４ａの構成を有する。


また，各被告製品は，前記の前提事実(7)のとおり，１ａないしｉの構成を有し，前記(3)のとおり，３ａの構成を有するとともに，犬若しくは猫の肩甲骨間の皮膚へ局所滴下することによって犬若しくは猫の皮脂と共に全身の皮膚へ広がる，直ちに使用可能な溶液の形をした，ノミやマダニから犬若しくは猫を治療するための組成物である。
３争点②（各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか）について
(1)本件発明１について
ア各被告製品は，前記の前提事実(8)のとおり，本件発明１の構成要件１Ａ，ＣないしＩを充足し，前記２(1)の認定事実によれば，構成要件１Ｊを充足することが認められる。
したがって，本件発明１と各被告製品とは，構成要件１Ｂにおいて，本件発明１が「(ｂ)ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／   ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される結晶化阻害剤」から成るのに対し，各被告製品ではクロタミトンという結晶化阻害剤から成る点で異なる。イ特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品と異なる部分が存する場合であっても，①当該部分が特許発明の本質的部分ではなく，②当該部分を上記製品におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③そのように置き換えることに，当業者が上記製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④上記製品が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，⑤上記製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，上記製品は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年(オ)第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。
ウそこで，各被告製品が本件発明１の構成と均等なものとして，その技術的範囲に属するかどうかについて以下検討する。
(ア)①非本質的要件について
ａ本件公報（甲２）によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の項には，次の記載があることが認められる。
(ａ)「【発明の属する技術分野】本発明は寄生虫に寄生された動物の治療と寄生される可能性のある動物の予報のための組成物に関するものであり，特に，ペット，特にネコとイヌに寄生する寄生虫を抑制および駆除する組成物に関するものである。」（段落【０００１】）
(ｂ)「【従来の技術】ペットには下記ａ)～ｃ)の一種または複数の
寄生虫が寄生することが多い：
ａ)ネコノミ，イヌノミ（Ctenocephalidesfelis，Cteno-cephalides種等)
ｂ)ダニ(Rhipicephalus種，Ixodes種，Dermacentor種，Amblyoma種
等）
ｃ)皮膚の爛れをおこす寄生虫(Demodex種，Sarcoptes種，Otodectes
種等）…
皮膚の爛れを起こす寄生虫は特に駆除が困難である。その理由はそのような寄生虫に作用する活性物質の数が非常に少なく，さらに頻繁に治療する必要があるためである。
多くの殺虫剤が知られているが，その活性は平均的であり，価格もまちまちである。しかし，これらの殺虫剤，例えばカーバメート，有機リン化合物，ピレスロイドなどを使用していると抵抗を獲得することが多い。ＷＯ－Ａ－８７／０３７８１およびＥＰ－Ａ－０，２９５，１１７号には，抗寄生虫活性を含む広範囲の活性を有する多数のＮ－フェニルピラゾール類が記載されている。」（段落【０００２】・【０００３】）
(ｃ)「【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は効果が高く且つ使用が容易な動物の治療および予防のための新規な抗寄生虫組成物を提供することにある。本発明の他の目的はおおきさや毛皮の種類とは無関係に，全ての種類の家畜に容易に使用できる組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は動物の身体全体に散布する必要のない効果的な組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は動物の体の一部に投与するだけで体全体に拡散し，乾燥し，しかも，結晶化現象が起きないような組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は乾燥後に毛皮の外観に影響を与えない組成物，特に結晶が残らず，毛皮がべとつかないような組成物を提供することにある。上記目的は本発明によって達成される。」（段落【０００４】）
(ｄ)「本発明で最も好ましい〔化３〕の化合物Ａは，１－[２，６－Ｃｌ2４－ＣＦ3フェニル]３－ＣＮ   ４－[ＳＯ－ＣＦ3]５－ＮＨ2ピラゾール，慣用名フィプロニルである。〔化３〕の化合物はＷＯ－Ａ－８７／３７８１，９３／６０８９および９４／２１６０６やＥＰ－Ａ－２９５，１１７に記載の方法および化学合成の専門家が適宜行いえる他任意の方法で合成することができる。当業者はケミカルアブストラクツ(ChemicalAbstracts)とその中で引用されている文献の内容を全て自由に使用できれば，本発明化合物を化学的に製造することができるはずである。」（段落【００１４】）(ｅ)「本発明組成物はペット，特にネコおよびイヌを対象にするもので，一般に皮膚に塗布することによって（スポットオン方式またはポアオン方式で）投与されるが，この投与は一般に表面積１０㎠以下，特に５～１０㎠の領域に対して行う局所投与で，好ましくは動物の両肩の間の２箇所に塗布する。本発明組成物は塗布後に動物体全体に拡散し，その後は結晶化せずに乾燥するので毛皮の外観が変化することはなく，特に白い付着物は観察されず，汚れた様子は全くなく，手触りを損なうこともない。」（段落【００１５】）(ｆ)「本発明で使用可能な結晶化阻害剤ｂ)としては特に下記▲１▼
～▲５▼を挙げることができる：
▲１▼ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリエチレングリコール，ベンジルアルコール，マンニトール，グリセロール，ソルビトール，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステル，レシチン，ソジウムカルボキシメチルセルロース，アクリル誘導体，例えばメタクリレート等。


▲２▼アルカリステアレート等のアニオン界面活性剤，特にステアリン酸ナトリウム，ステアリン酸カリウムまたはステアリン酸アンモニム，ステアリン酸カルシウム，トリエタノールアミンステアレート，ソジウムアビエテート，アルキルサルフェート，特にソジウムラウリルサルフェートおよびソジウムセチルサルフェート，ソジウムドデシルベンゼンスルホネート，ソジウムジオクチルスルホスクシネート，脂肪酸，特にやし油に由来する脂肪酸。▲３▼カチオン界面活性剤，例えばＮ+   Ｒ’Ｒ”Ｒ'"Ｒ""Ｙ-で表される水溶性の第４級アンモニウム塩（ここで，Ｒは水酸化されていてもよい炭化水素基であり，Ｙ-は強酸のアニオン，例えばハロゲン化物のアニオン，硫酸イオンおよびスルホン酸イオンである。使用可能なカチオン界面活性剤としてはセチルトリメチルアンモニウムブロミドがある。
▲４▼非イオン性界面活性剤，例えばポリオキシエチレン化されていてもよいソルビタンエステル等，特にポリソルベート８０，ポリオキシエチレン化されたアルキルエーテル，ポリエチレングリコールステアレート，ヒマシ油のポリオキシエチレン化誘導体，ポリグリセロールエステル，ポリオキシエチレン化された脂肪アルコール，ポリオキシエチレン化された脂肪酸，エチレンオキシド／プロピレンオキシド共重合体。
▲５▼両性界面活性剤，例えばラウリル置換されたベタイン化合物。
好ましくは上記結晶化阻害剤の少なくとも２種類の混合物を用いる。」（段落【００１７】・【００１８】）
(ｇ)「特に好ましい方法は結晶化阻害剤系すなわちポリマータイプの膜形成剤と界面活性剤との組み合わせを用いるものである。界面活性剤は結晶化阻害剤ｂ)として上記で挙げた化合物から選択する。ポリマータイプの膜形成剤としては下記▲１▼～▲３▼を挙げるこ
とができる：
▲１▼各種グレードのポリビニルピロリドン
▲２▼ポリビニルアルコール
▲３▼酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体。
界面活性剤としては特に非イオン性界面活性剤が挙げられる。好ましくはポリオキシエチレン化されたソルビタンエステル，特に各種グレートのポリソルベート，例えばポリソルベート８０を挙げることができる。被膜形成剤および界面活性剤は上記の結晶化阻害剤全量の範囲内で同量またはほぼ等量だけ使用することができる。この系は毛の表面に結晶を残さず，毛皮の美的外観を保つという目的が達成できるという特筆すべき利点を有している。すなわち，活性物質の濃度が高いにも係わらず，毛皮がくっつき合ったりベト付いた外観にならない。」（段落【００１９】・【００２０】）ｂまた，証拠（甲１，２５，乙４，１１，１９）によれば，次の事実が認められる。
(ａ)本件発明１に対応する本件特許の特許請求の範囲の請求項１は，平成８年９月の出願当初，結晶化阻害剤につき，構成要件１Ｆ(2)に相当する「ｂ)結晶化阻害剤：この結晶化阻害剤は，下記ｃ)で定義される溶媒中に式(I)の化合物を１０％(W/V)，この結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの０．３mlをガラススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に，観察可能な結晶の数が10個以下，好ましくはゼロであり，」とだけ記載され，具体的な化合物は，従属項である特許請求の範囲請求項１０ないし１５に，段落【００１７】ないし【００２０】とほぼ対応する形で記載されていた。
(ｂ)原告は，平成１６年７月１２日付けで，特許庁審査官から，本件特許の出願に係る発明のほとんどが，結晶化阻害剤を含めて，その出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明と同一若しくはこれに基づいて容易に発明をすることができ，又は，上記出願の日前に出願されて上記出願後に特許公報の発行がされた発明と同一であるなどとして，拒絶理由通知を受けた。これに対し，原告は，平成１６年９月７日，特許請求の範囲請求項１の結晶化阻害剤を構成要件１Ｂのとおりの化合物に特定し，それ以外の化合物を記載した特許請求の範囲請求項１０ないし１３を削除するなどといった補正をするとともに，特許庁審査官に対して下記の記載を含む意見書を提出し，平成１８年１月１３日，特許査定を得た。
記「拒絶理由に鑑み，特許請求の範囲を対応米国特許出願の特許クレーム（米国特許第６，３９５，７６５号）とほぼ同じものに減縮致しましたので，この補正に基づいて再度御審査をお願い致します…。」（１頁３５行～３８行）
「本発明の重要な利点は局所塗布（投与）用調剤における互いに
矛盾する下記の課題，すなわち
(1)単に動物の毛皮に留めるのではなく，化合物を動物の毛皮を通って動物の皮膚に届けることができる（動物に塗布できる）必要がある。従って「溶剤系」であることが必要で，しかも，(2)局所投与した化合物が結晶化したり，動物の毛皮上に残留してはならない。
という課題を解決した点にあります。上記の課題は互いに矛盾するものです。すなわち，濃縮組成物を使用すれば結晶化の問題があります（例えば，毛皮で止まり，毛皮を通して皮膚に塗布できず，動物から脱落する）。この問題は乾燥促進剤として「共存溶媒」を用いた場合にはさらにひどくなります。従って，濃縮組成物と乾燥促進剤とを一緒に用いることはできません。
本発明がさらに解決すべき課題は，組成物全体（溶媒，共存溶媒，結晶化阻害剤および活性成分のフェニルピラゾール）が活性成分を皮脂中に供給できるものにしなければならない点です。すなわち，組成物は毛皮を通過できなければならず，しかも，活性成分が毛皮上で結晶化したり，残留せずに皮脂中に移行できなければなりません。
引例には各要素技術が一般的に記載されていますが，上記の課題に対する認識がないため，その解決手段として本発明に定義の組合せを用いるということは記載がありません。従って，本発明の構成は新規です。」（３頁１５行～３２行）


「本発明の投与法で得られるメカニズムは添付した下記文献（これは（URLは省略）のプリントアウトです）に説明されています：［参考文献１］“FRONTLINE：HowFRONTLINEWorks,”この文献には本発明の化合物のフィプロニル（fipronil）をペットに塗布した時に長期間その作用が継続する機構を説明しています。すなわち，フィプロニル（fipronil）は脂線中に取り入れられ，天然オイル中に蓄えられ，その後，「濾胞」から再度引き出され，皮膚および毛皮へ再度塗布される。これはフィプロニル（fipronil）がペットの皮膚および毛皮の天然オイル中に溶けたためである。この機構は引例および先願には記載がない。」（４頁３９行～４６行）ｃ特許権は，従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決する手段を公開した代償として付与されるものであるから，このことを考慮すれば，特許発明の本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち，公開された明細書や出願関係書類の記載から把握される当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分をいうと解するのが相当である。
前記ａ及びｂの認定事実を総合すれば，本件発明１は，犬猫等の動物の大きさや毛皮の種類とは無関係に，体の一部に投与するだけで全身の皮膚に拡散するとともに，乾燥しても結晶化せずに毛皮もべとつかせない動物用の抗寄生虫組成物を提供するという従来技術では達成し得なかった相矛盾する技術的課題を解決するために，いずれも既知の物質であるフィプロニルを中心とする特定の殺虫活性物質と特定の結晶化阻害剤を一定の質量割合で組み合わせたものであり，これが本件発明１特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められるから，結晶化阻害剤に特定の化合物を選択することは，本件発明１の本質的部分の一部であるということができる。
したがって，本件発明１の構成要件１Ｂにおける「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」との構成は，本件発明１の本質的部分であるというべきである。
ｄ原告は，本件発明１の実質的な価値が結晶化阻害剤等の各成分に特定の化合物を選択したことにあるならば，その化合物は構成要件１Ｆ(2)に定める結晶化阻害効果を有し，構成要件１Ｆ(2)は不要だったはずであると主張する。しかしながら，構成要件１Ｆ(2)は，構成要件１Ｂに定めた結晶化阻害剤としての化合物に係る選択枠の中から，十分な結晶化阻害効果を有した化合物を選択する基準となる要件であって，構成要件１Ｂにおける構成が本件発明１の本質的部分であることを否定するものではないから，原告の上記主張は，採用することができない。
(イ)③容易想到要件について
ａ証拠（甲２４，乙１ないし３，２１，２４，２５）によれば，クロタミトンは，元来，鎮よう・鎮痛・収れん・消炎剤として公知であったが，特開昭６３－２０８５１７・２０８５１８号各公報により，昭和６３年８月３０日には抗白せん剤であるトルナフテートを含有した外用液剤又は外用ゲル乳剤の長期保管時における結晶化阻害剤として公知となり，甲２４公報により，平成８年２月１３日にはイミダゾール系抗真菌性薬物である硝酸オキシコナゾールを含有した外用液状製剤の保管時における結晶化阻害剤としても公知となり，被告らが各被告製品を製造販売するようになった平成２１年５月当時，外用液状製剤における結晶化阻害剤として公知であったと認められる。しかしながら，クロタミトンの上記各効能は，いずれも水虫薬の保管時における結晶化を阻害するものにすぎず，当業者が上記各効能から動物用の抗寄生虫組成物の投与時における乾燥による結晶化を阻害する効能を想到することは，当該効能が公知であったことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みれば，困難であったというべきである。したがって，本件発明１の構成要件１Ｂの「ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」との構成をクロタミトンに置き換えることは，当業者が平成２１年５月以降における各被告製品の製造等の時点において容易に想到することができたということはできない。
ｂ原告は，クロタミトンが本件発明１の構成要件１Ｂ中のポリビニルピロリドンに含まれるアミド部分と類似するエチルアミド部分を含み，フィプロニル分子との間で分子間水素結合をすることができると主張する。しかしながら，フィプロニル分子の結晶化阻害効果が結晶化阻害剤のエチルアミド部分とフィプロニル分子との分子間水素結合によって生じることを認めるに足りる証拠はない。また，証拠（乙８，２３）によれば，構成要件１Ｂ中のポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルはアミド部分を有さず，逆に，１－エチル－２－ピロリドン，Ｎ、Ｎ－ジエチルアセトアミド，１－（２－ヒドロキシエチル）－２－ピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体はエチルアミド部分を有するにもかかわらず結晶化阻害効果を生じないことが認められる。そうであれば，クロタミトンがエチルアミド部分を含むからといって，構成要件１Ｂの構成をクロタミトンと置き換えることに，当業者が各被告製品の製造等の時点において容易に想到することができたとは考え難い。原告の上記主張は，採用することができない。
(ウ)⑤意識的除外要件について
ａ前記(ア)ｂ認定のとおり，クロタミトンは，本件特許の出願当初における明細書に記載されなかった上，原告は，補正により，本件各発明において使用可能な結晶化阻害剤としての化合物を構成要件１Ｂの構成における３種類の化合物とその組合せに限定したのである。これらの事実を総合すれば，原告の側においてクロタミトンを結晶化阻害剤として用いる各被告製品が本件発明１の技術的範囲に属しないことを外形的に承認したように解されるような行動をとったものである。したがって，各被告製品が本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある。ｂ原告は，構成要件１Ｂの結晶化阻害剤について補正したのは，文献に記載されているという理由で拒絶理由通知を受けた化合物を除外する意図で行ったにすぎず，また，構成要件１Ｂにおける化合物が少ないのは，使用可能な全ての化合物を記載することが困難であり，特許出願のプラクティスとして，特に好ましい代表例だけを挙げたからであると主張する。しかしながら，特許権者の側において，特許発明の技術的範囲に属しないことをおよそ外形的に承認したように解されるような行動をとったものである以上，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らして許されないというべきであって，当該行動の理由を問擬する原告の上記主張は，採用することができない。
エ以上に判示したところによれば，各被告製品は，本件発明１の構成と均等なものとはいえず，本件発明１の技術的範囲に属するものと解することはできない。
(2)本件発明２ないし４について


本件発明２及び３に係る特許請求の範囲の請求項７及び２５は，本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１に従属し，本件発明４に係る特許請求の範囲の請求項２６は，本件発明３に係る特許請求の範囲の請求項２５に従属するものであるところ，さきに判示したように，各被告製品は，本件発明１の技術的範囲に属するものと解することができないから，各被告製品は，本件発明２ないし４の各構成と均等でなく，本件発明２ないし４の技術的範囲に属するものと解することはできない。
４結論
よって，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官        高      野      輝      久裁判官        志      賀              勝裁判官        小      川      卓      逸
（別紙特許公報は省略）
（別紙）
当事者   目録
フランス共和国＜以下略＞
原              告        メリア   ル   エス    アー    エス同訴訟代理人弁護士        熊        倉        禎        男渡        辺                  光佐        竹        勝        一同訴訟復代理人弁護士        相        良        由里子同補佐   人弁理   士        山        崎        一        夫田        代                  玄
東京都品川区＜以下略＞
被              告        フジタ   製薬株   式会社
東京都千代田区＜以下略＞
被              告        共立製   薬株式   会社上記両名訴訟代理人弁護士        浜        田        治        雄同補佐   人弁理   士        西        口                  克齊        藤        涼        子赤        津        悌        二
（別紙）
物件目   録
１製品名「マイフリーガード犬用」の動物用医薬品２製品名「マイフリーガード猫用」の動物用医薬品
（別紙）
訂正目   録
１【請求項１】「下記の(ａ)～(ｄ)から成り，式(I)の化合物は１～２０％(w/v)の割合で存在し，結晶化阻害剤は１～２０％（w/v）の割合で存在し且つ(ｃ)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を１０％(W/V)，結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの０．３mlをガラススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数が10個以下あり，有機溶媒(ｃ)は組成物全体を１００％にする比率で加えられ，有機共溶媒(ｄ)は(ｄ)／(ｃ)の重量比(w/w)が１／１５～１／２となる割合で
存在し，
有機共溶媒(ｄ)は水および／または溶媒c)と混和性がある，動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する，直ちに使用可能な溶液の形をした，寄生虫からペットを治療または予防するための組成
物：
(ａ)〔化１〕で表される殺虫活性物質：
【化１】
（ここで，
Ｒ1はハロゲン原子，ＣＮまたはメチル基を表し，
Ｒ2はＳ(Ｏ)nＲ3，４,５－ジシアノイミダゾール－２－イルまたはハロアル
キル基を表し，ここで，
Ｒ3はアルキルまたはハロアルキル基を表し，
Ｒ4は水素またはハロゲン原子を表すか，ＮＲ5Ｒ6，Ｓ(Ｏ)mＲ7，Ｃ(Ｏ)Ｒ7またはＣ(Ｏ)ＯＲ7，アルキル，ハロアルキル，ＯＲ8または－Ｎ＝Ｃ(Ｒ9)(Ｒ10)
を表し，ここで，
Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立に水素原子，アルキル，ハロアルキル，Ｃ(Ｏ)アルキル，Ｓ(Ｏ)rＣＦ3，アシルまたはアルコキシカルボニル基を表すか，Ｒ5とＲ6とが一緒になって２価のアルキレン基を作り，このアルキレン基は２価の
ヘテロ原子を１つまたは２つを含むことができ，
Ｒ7はアルキルまたはハロアルキル基を表し，
Ｒ8はアルキル，ハロアルキル基または水素原子を表し，
Ｒ9はアルキル基または水素原子を表し，
Ｒ10は単数または複数のハロゲン原子で置換されていてもよいフェニルまた
はヘテロアリール基を表し，
Ｘは炭素，三価の窒素原子またはＣ－Ｒ12を表し，
Ｒ12は水素原子，ＣＮまたはＮＯ2を表し，
ｙはＳＦ5基，ＣＮ，ＮＯ2，Ｓ(Ｏ)rＣＦ3，ハロゲン原子，ハロアルキルまた
はハロアルコキシ基を表し，
ｍ，ｎおよびｒは互いに独立に０，１または２の整数を表し，
ｐは１，２，３，４または５の整数を表し，
ただし，Ｒ1がメチルの場合は，Ｒ3がハロアルキルで，Ｒ4がＮＨ2で，ｐが２で，６位にあるｙがＣｌで，４位にあるｙがＣＦ3で，ＸがＮであるか，Ｒ2が４,５－ジシアノイミダゾール－２－イルで，Ｒ4がＣｌで，ｐが３で，６位にあるｙがＣｌで，４位にあるｙがＣＦ3で，ＸがＣ－Ｃｌである)，(ｂ)ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／   ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択
される結晶化阻害剤，
(ｃ)ジプロピレングリコール    ｎ－ブチルエーテル，エチレングリコールモノエチルエーテル，エチレングリコールモノメチルエーテル，ジエチレングリコールモノエチルエーテル，ジプロピレングリコールモノメチルエーテルおよびこれらの溶媒の少なくとも二つの混合物から成る群の中から選択される有機溶
媒，
(ｄ)エタノール，イソプロパノールおよびメタノールから成る群の中から選択される有機溶媒とは異なる有機共溶媒。」（下線部分は，訂正部分を示す。）２【請求項２５】「グリコールエーテルがジエチレングリコールモノエチルエーテルおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルから成る群の中から選択される請求項１～１４のいずれか一項に記載の組成物。」（下線部分は，訂正部分を示す。）


平成２７年（行ウ）第２９号行政処分取消等請求事件（第１事件）平成２８年（ワ）第１４０号国家賠償請求事件（国賠）（第２事件）平成２９年９月８日千葉地方裁判所民事第３部判決
口頭弁論終結日平成２９年５月１２日
主文
１千葉刑務所長が原告Ａに対し平成２７年４月８日付けでした原告Ｂへの信書の発信を禁止する処分を取り消す。
２被告は，原告Ａに対し，５０００円及びこれに対する平成２７年４月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被告は，原告Ｂに対し，３万５０００円及びこれに対する平成２７年４月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用のうち，原告Ａと被告の間に生じたものは，これを２分し，その１を原告Ａの負担とし，その余を被告の負担とし，原告Ｂと被告の間に生じたものは，これを１０分し，その９を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１第１事件
主文第１項と同旨
被告は，原告Ａに対し，５０万円及びこれに対する平成２７年４月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２第２事件
被告は，原告Ｂに対し，５０万円及びこれに対する平成２７年４月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
第１事件は，千葉刑務所に収容中の受刑者である原告Ａが，千葉刑務所長が原告Ａに対し平成２７年４月８日付けでした原告Ｂへの信書の発信を禁止する処分が違法であると主張して，被告に対し，同発信禁止処分の取消しを求めるとともに，国家賠償法１条１項に基づき，損害賠償金５０万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
第２事件は，原告Ａと信書のやり取りをしていた原告Ｂが，千葉刑務所長が原告Ａに対して上記発信禁止処分を含め７回にわたり原告Ｂとの信書の発受を禁止する処分をしたことはいずれも違法であると主張して，被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，損害賠償金５０万円及びこれに対する平成２７年４月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（以下「刑事収容施設法」という。）の定め
刑事収容施設法１２６条は，刑事施設の長は，受刑者に対し，同法の規定により禁止される場合を除き，他の者との間で信書を発受することを許すものと定めている。
刑事収容施設法１２８条は，同条ただし書に該当する場合を除き，刑事施設の長は，犯罪性のある者その他受刑者が信書を発受することにより，刑事施設の規律及び秩序を害し，又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者（受刑者の親族を除く。）については，受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができると定めている。また，刑事収容施設法１２９条１項は，同法１２７条の規定による検査の結果，受刑者が発受する信書について，その全部又は一部が「発受によって，受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき」（同法１２９条１項６号）など同項各号のいずれかに該当する場合には，その発受を差し止め，又はその該当箇所を削除し，若しくは抹消することができると定めている。２前提となる事実（争いのない事実，後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
当事者
ア原告Ａは，平成１５年１２月２５日，さいたま地方裁判所において，殺人，名誉毀損，住居侵入，恐喝及び強盗致傷の罪により，無期懲役に処する旨の判決の宣告を受け，平成１８年９月２０日，同判決が確定したことにより，同年１１月２０日，千葉刑務所に収容され，同日以降同刑務所で服役している。同判決では，原告Ａが，Ｃ，Ｄ及びＥ（以下，Ｃ及びＤと併せて「共犯者３名」という。）と共謀の上，殺人及び名誉毀損の犯行を行ったものであり，原告Ａが同各事件の首謀者である旨認定されている。なお，上記殺人及び名誉毀損事件は，いわゆる「桶川ストーカー殺人事件」として大々的に報道された。（乙１，１７）
イ原告Ｂは，主に刑事事件を中心に取材活動をしているフリーのルポライターである（甲３）。
信書の発受禁止処分に至る経緯の概要
ア原告Ａは，平成２４年６月６日から，原告Ｂと信書のやり取りを開始した。信書の内容は，主として，桶川ストーカー殺人事件に関するものであり，原告Ｂは，原告Ａに対し，共犯者３名へ取材を依頼する手紙を出したこと，Ｅ及びＤから返信があったこと，両名から少しずつ話を聞いていること等を記載した信書を送っていた。
イ原告Ｂは，原告Ａ，Ｅ及びＤとの信書のやり取り等を基に，桶川ストーカー殺人事件に関する記事を２本執筆し，それらは「冤罪ＦｉｌｅＮｏ．１９」（平成２５年５月２８日発行・発売）及び「冤罪ＦｉｌｅＮｏ．２１」（平成２６年５月２８日発行・発売）に掲載された。（甲１，２）ウ千葉刑務所長は，平成２５年７月１８日，原告Ａに対し，刑事収容施設法１２８条に基づき，原告Ｂからの信書（以下「本件信書１」という。）の受信を禁止する処分（以下「本件処分１」という。）をし，その旨原告Ａに告知した（乙５）。
エ千葉刑務所長は，平成２５年８月８日，原告Ａに対し，刑事収容施設法１２８条に基づき，原告Ｂ宛ての信書（以下「本件信書２」という。）の発信を禁止する処分（以下「本件処分２」という。）をし，その旨原告Ａに告知した（乙６）。


オ千葉刑務所長は，平成２５年１０月９日，原告Ａに対し，刑事収容施設法１２８条に基づき，原告Ｂからの信書（以下「本件信書３」という。）の受信を禁止する処分（以下「本件処分３」という。）及び原告Ｂからの信書（以下「本件信書４」という。）の受信を禁止する処分（以下「本件処分４」という。）をし，その旨原告Ａに告知した（乙７，８）。カ千葉刑務所長は，平成２６年１月１０日，原告Ａに対し，刑事収容施設法１２８条に基づき，原告Ｂからの信書（以下「本件信書５」という。）の受信を禁止する処分（以下「本件処分５」をし，その旨原告Ａに告知した（乙９）。
キ千葉刑務所長は，平成２７年１月１３日，原告Ａに対し，刑事収容施設法１２８条に基づき，原告Ｂからの信書（以下「本件信書６」という。）の受信を禁止する処分（以下「本件処分６」という。）をし，その旨原告Ａに告知した（乙１０）。
ク千葉刑務所長は，平成２７年４月８日，原告Ａに対し，刑事収容施設法１２８条に基づき，原告Ｂ宛ての信書（以下「本件信書７」といい，上記ア～キの各信書と併せて「本件各信書」という。）の発信を禁止する処分（以下，「本件処分７」といい，本件処分１～本件処分６と併せて「本件各処分」という。）をし，その旨原告Ａに告知した（乙１１）。
３争点及び当事者の主張
原告Ｂが，「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」（刑事収容施設法１２８条本文）に当たるとして本件処分７をした千葉刑務所長の判断に裁量権の範囲を逸脱し，
又は濫用した違法があるか
（被告の主張）
原告Ｂは，原告Ａの意向に従って，共犯者３名と信書の発受をしていた。共犯者３名は，刑事施設に収容されている「犯罪性のある者」であり，本来原告Ａとの外部交通が認められないものであるところ，原告Ｂは，Ｄ及びＥとの信書の発受で得た両名の動向等を，原告Ａへ伝達・仲介していた。そうすると，原告Ｂが伝達・仲介することにより，原告Ａと共犯者３名との間で交流が行われることになれば，受刑者の改善更生のため好ましくない社会関係を遮断するという刑事収容施設法１２８条の趣旨を潜脱することになる。また，原告Ａは，真摯に受刑生活を送り，再び罪を犯さないよう，日々改善更生に努めているとは到底いえない状況であるところ，原告Ｂとの信書の発受の中で，本来は交流を許されない共犯者３名の動向に関する情報を提供するよう執拗に打診し，あるいは打診しようとしており，原告Ｂとの信書の発受を継続した場合，共犯者３名の動向等に関する情報収集に執着するあまり，矯正処遇の目標達成への真摯な取組について更に期待できなくなるというべきである。したがって，原告Ｂとの信書の発受を許せば，原告Ａの改善更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる蓋然性があり，原告Ａに対する適切な矯正処遇の実施のためには，原告Ｂとの交流自体を禁止する必要性があった。
なお，刑事収容施設法１２８条と同法１２９条は，異なる観点からの規制であって適用場面を異にしており，同法１２８条の措置による前提として同法１２９条の措置を検討しなければならないものではない。よって，原告Ｂが，「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとして本件処分７をした千葉刑務所長の判断に裁量権の範囲を逸脱し，又は濫用した違法があるということはできない。
（原告Ａの主張）
原告Ｂは，桶川ストーカー殺人事件の取材をする目的で原告Ａ及び共犯者３名との信書の発受を行っており，共犯者３名との信書の発受で得た情報を原告Ａに伝達・仲介しようとしていたわけではないから，原告Ｂとの信書の発受が刑事収容施設法１２８条の趣旨を潜脱する脱法行為であるということはできない。原告Ｂはジャーナリストであり，その属性からして，原告Ｂとの信書の発受自体を禁止する必要はない。仮に信書の内容に問題があれば，同法１２９条に基づく差止め，削除等をすれば足りるから，信書の発受禁止は必要かつ合理的な範囲を超えた規制というべきである。したがって，原告Ｂとの信書の発受を許しても，原告Ａの改善更生に放置することのできない程度の障害が生ずる蓋然性はなく，原告Ｂは，「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たらないというべきであるから，本件処分７をした千葉刑務所長の判断には裁量権の範囲を逸脱し，又は濫用した違法がある。
本件処分７は原告Ａとの関係で国家賠償法１条１項の適用上違法か
（原告Ａの主張）
本件処分７は違法であり，原告Ａとの関係で国家賠償法１条１項の適用上違法である。
（被告の主張）
本件処分７は適法であり，千葉刑務所長が本件処分７をしたことに職務上の義務違反はない。
本件各処分は原告Ｂとの関係で国家賠償法１条１項の適用上違法か
（原告Ｂの主張）
原告Ｂは，「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たらないから，本件各処分は刑事収容施設法１２８条本文の要件を充足しない。
そして，千葉刑務所長は，本件各処分をするに当たり，憲法２１条の精神に照らし尊重される重要な権利である，原告Ｂの取材の自由に配慮すべき法的義務を負うところ，そのような配慮を全くしていないのであるから，本件各処分は国家賠償法１条１項の適用上違法である。
（被告の主張）


国家賠償法１条１項の「違法」とは，国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいい，公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく，漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り，「違法」の評価を受ける。そして，個別の国民との関係で職務上の法的利益を保護すべき職務上の法的義務を負っていると認められなければ，当該個別の国民との関係で当該公権力の行使が国家賠償法１条１項の適用上違法となることはない。刑事収容施設法１２６条及び１２８条は，受刑者の利益と刑事施設内の規律及び秩序の確保等との調整を図り，一定の場合に信書の発受を禁止することとしたものであり，上記各規定が，受刑者との信書の発受を求める外部の者の固有の利益と刑事施設内の規律及び秩序の確保等との調整を図る趣旨を含むものと解すべき根拠はない。本件各信書の発受についても，千葉刑務所長が，刑事収容施設法１２８条に基づく拒否の判断に際し，原告Ａの利益を離れて，原告Ｂの固有の利益に配慮する義務を負うことはない。また，本来信書の発受について上記のような制限を受けるべき立場にある刑務所に収容中の受刑者に対し取材活動をする者が自由に信書を発受して取材活動をすることが権利として保障されているとまでいうことはできず，刑務所長が，取材活動をする者の取材活動として行われる受刑者との信書の発受に応ずべき法的義務は存在しない。本件各信書の発受についても，千葉刑務所長が，原告Ｂの取材活動として原告Ａとの間で行われるこれらの発受に応ずべき法的義務は存在しない。
なお，本件各処分のうち本件処分７以外の処分も，刑事収容施設法１２８条の要件を充足する適法なものである。
したがって，本件各処分は原告Ｂとの関係で国家賠償法１条１項の適用上違法であるということはできない。
千葉刑務所長に過失があるか
（原告らの主張）
本件各処分はいずれも刑事収容施設法１２８条の要件を充足しないものであり，千葉刑務所長には過失がある。
（被告の主張）
否認ないし争う。
損害
（原告Ａの主張）
原告Ａは，本件処分７により原告Ｂへの信書の発受が禁止されたことにより，報道機関との外部交通の機会を不当に奪われ，その表現の自由を過度に制約され，強い精神的苦痛を感じた。この精神的苦痛を慰謝するために必要な慰謝料は，５０万円を下らない。
（原告Ｂの主張）
原告Ｂは，本件各処分により，原告Ａとの信書の発受が禁止されたことで，原告Ａに対して取材を行う機会を不当に奪われ，その表現の自由を過度に制約され，強い精神的苦痛を感じた。この精神的苦痛を慰謝するために必要な慰謝料は，５０万円を下らない。
（被告の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
１認定事実
前記前提となる事実に加え，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
原告Ｂと原告Ａの信書のやり取り
ア原告Ａは，平成２４年２月２３日付けで，冤罪Ｆｉｌｅ編集局に対し，自己の冤罪を訴えるとともに，自己の再審に関する取材を依頼する旨を記載した手紙を送付した（甲４）。
イ当時冤罪Ｆｉｌｅに定期的に寄稿していた原告Ｂは，冤罪Ｆｉｌｅ編集局での協議を経て，原告Ａの取材を担当することになり，原告Ａに対し平成２４年６月１日付け信書を送付した。その信書には，原告Ｂは個人的に以前から原告Ａが主犯とされていることに疑問を感じていたこと，原告Ａが再審請求をするのであれば，再審の動向や，捜査及び裁判の実態について話を聞きたいと思っていること，当面は原告Ｂが冤罪Ｆｉｌｅの担当記者として，手紙などで色々と話を聞かせてもらいたいと思っていること等が記載されていた。（甲５）
ウ原告Ａは，平成２４年６月７日付けで，原告Ｂに対し，どんな質問にも答えるつもりであること，共犯者達の証言は全てねつ造であること，Ｆ弁護士が弁護人となって再審請求をしていること等を記載した信書を送付した（甲６）。
エ原告Ｂは，平成２４年６月１６日付けで，原告Ａに対し，再審請求をするに当たり，新証拠としてどのようなものを考えているか，実行犯とされた人間は，原告Ａの家族に対し宛てた手紙でどのようなことを書いているのか，事件の真相はどういうことなのか等の質問を記載した信書を送付した（甲７）。
原告Ａは，平成２４年７月５日付けで，原告Ｂに対し，上記原告Ｂの質問に対する回答等を記載した信書を送付した（甲８）。オ原告Ａは，平成２４年８月２１日付け及び同年９月１３日付けで，原告Ｂに対し，「Ｄとも，手紙のやりとりをして下さい。」「Ｃになら？面会できるかもなので，会って下さい。」などと，Ｄ及びＣに対する接触を促す記載のある信書を送付した（甲１１，１２）。


カ原告Ｂが平成２４年９月２５日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，「お父さんのほうにも，Ｄさんの手紙がいっぱい届いているようですね。今度上京した時，時間がとれるようなら会わせて頂き，お話を聞かせて頂くと共に手紙も見せて頂けるようお願いしておきました。その手紙の内容次第では，この手紙自体が再審請求の無罪証拠になるのではないかという気がします。Ａさんのほうに来ているＤさんやＥさんの手紙についても，そうではないかと思います。また，Ｅさんですが，過去の報道を調べていたら，週刊文春でも，裁判で嘘をついたという告白をしているのですね（もしも，この記事をご覧になられていないようでしたら，コピーを送らせて頂きます）。お父さんのお話を聞く限り，Ｅさんがお父さんのほうに手紙を書いてきたのはお金目的みたいに思えますのでで，接触する際には注意が必要だと思いますが，私もなんとか接触してみたいと思います。」，「Ｃさんにも接触を試みてみたいと思います。」などと記載されていた。（甲１３）キ原告Ａが平成２４年１０月１６日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，Ｃと「ぜひ文通してみて下さい」との記載があったが，抹消指導を受け，当該記載部分については抹消された（甲１５，乙２の２・２０頁）。ク原告Ｂが平成２４年１０月３１日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，「Ｄさんたちの手紙は具体的な内容はわかりませんが，Ａさんを有罪に追い込んだ証言を撤回する内容が書いてあるなら，再審の新証拠になりうるのではないかと思います。その詳細については，また教えて頂けましたら幸いです。私もＤさんたちには，手紙を書いてみます。」などと記載されていた（甲１６）。
ケ原告Ａが平成２４年１１月２９日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，「他の連中と文通は進んでいますか？動きがあったら？私にも送って下さいませ。」などと記載されていた（甲１７）。
コ原告Ｂが平成２４年１２月２８日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，「あと，他の連中の件ですが，原稿に追われていて，なかなか手紙を書けずにいました。仕事が遅くてすみません。これから全員にアプローチをかけていきたいと思います。進展がありましたら，その都度，ご報告させて頂きますね。」などと記載されていた（甲１８）。
サ原告Ｂが平成２５年１月１４日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，新年の挨拶のほか，「Ｅさん，Ｄさん，Ｃさんにも取材依頼の手紙を出しておきました。何か進展がありましたら，またご報告させて頂きます。」などと記載されていた（甲２０）。この信書が原告Ａに交付された同月１９日頃には，千葉刑務所において，今後共犯者からの伝言や情報仲介があれば禁止とするとの方針が決められた（乙２の２・２６頁）。シ原告Ｂが平成２５年２月１日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，原告Ａの再審請求書案に関することのほか，「あと，Ｅさん，Ｆさん，Ｄさんに手紙を出したところ，とりあえず，Ｅさんからは返事をもらえました。Ｅさんもまだ私の取材を受けるかどうか決めかねているようですが，とりあえずもう一度手紙を書いてみたいと思います。また何か進展がありましたら，ご連絡させて頂きます。」などと記載されていた（甲２２）。ス原告Ａが平成２５年２月８日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，「話しが，バラバラになりましたが．．．Ｅ，Ｄ，千葉にいる共犯，それぞれクセがあり，たかり屋の策士の所もありますので，充分注意して，接して下さいませ」などと記載されていた（甲２３）。
セ原告Ｂが平成２５年２月１０日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，「２月になってＤさんからも手紙を頂きました。まだ取材を受けるかどうか決めかねているようですが，はがきの短い文面から罪の意識に苦しまれている思いのようなものが感じられ，感触は悪くないです。Ｅさんもそうでしたが，やはりＤさんのほうがより罪の意識が強い印象がありますね。いずれにせよ，何か進展がありましたら，またご連絡させて頂くように致します。」などと記載されていた（甲２４）。
ソ原告Ｂが平成２５年２月２１日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，「この１６日，Ｅさんから二通目の手紙が届きました。手紙では，Ａさんの再審請求への協力について前向きな気持ちが力強く綴られており，やはりＥさんもＡさんの件では長年，良心の呵責に苦しんでいたのだろうか・・・と感じましたが，私は甘いでしょうか？Ｅさんのことはあまり疑い過ぎず，かといって何から何まで信じないように，うまくやりとりしていきたいと思っています。」などと記載されていた（甲２５）。
タ原告Ｂが平成２５年３月１日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，原告Ａが再審請求をしていることを記事にできないか冤罪Ｆｉｌｅの担当者に相談してみること等が記載されていた（甲２６）。


チ原告Ｂが平成２５年３月８日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，Ｆ弁護士に取材依頼をしたことのほか，「Ｅさん，Ｄさんからはその後，一度ずつ手紙をもらいました。二人共，『なんでも質問してください』とのことですので，色々聞いてみたいと思います。二人に話を聞いたら，Ａさんにも新たにお聞きしたいことが出てくるのではないかと思います。その際はどうかよろしくお願い致します。」などと記載されていた（甲２７）。ツ原告Ａが平成２５年３月１２日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，「共犯者達への質問で，追加で，絶対必要なので，以下，お願いします。①私を悪く言うように，ユウドウしていた，警察検事達のやりとり，②なぜ？殺人罪にすることに対して，嘘までついて，Ａをおとし入れたのか？③全ての件で，Ｇなど知らないととぼけ，全てＡのしわざと，嘘をつき通したりゆう，◎事件後Ｇと，何度も，ケイタイで話していた内容！本当の話しを訊いて。◎私が公務員，消防職員なのも知っていたのに，私の事を，ヤクザだと思っていたと，悪く言う事で，何のメリットがあったのか？（私におどされたとゆうストーリーを作っていたのか？）以上のような事も，裁判で何も出ていないので」などと記載されていた（甲２８）。テ原告Ａが平成２５年４月２３日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，再審請求に関することのほか，「彼らからの手紙は？どうですか？何か良い事があったら，教えて下さいませ・・」などと記載されていた（甲３１）。ト原告Ｂが平成２５年４月２５日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，原告Ａの再審請求に関する記事を冤罪Ｆｉｌｅに入稿したことのほか，「Ｅさん，Ｄさんとのやりとりですが，なかなかペースが上がらず，すみませんが，少しずつ続けさせて頂いています。Ａさんとしては，二人のことは一生許せないと思いますが，二人に本当のことを話してもらうためには，偽証を問い詰めるようなやり方では逃げられるだけだと思いますので，彼らの言うことにも耳を傾けて，少しずつ本当のことを聞き出していきたいと思います。そういう戦略でいきたいと思いますので，ご了承頂けましたら幸いです。」などと記載されていた（甲３２）。
ナ原告Ａが平成２５年５月７日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，「共犯者二人は，本当に，海千山千自分達の事しか考えてないようなやからですが，Ｂさんなら，上手く，聞き出してくれると思っておりますので宜しくお願い致します。」などと記載されていた。同信書では，共犯者３名は，氏名が黒塗りされ，収容中の刑務所名で特定されていた。（甲３３）ニ原告Ｂが平成２５年５月７日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，「頂いた手紙を拝見し，話しが行き違いになっているようにも思いますが，ＥさんやＤさんからは少しずつ話しを聴かせてもらっています。私は現時点では，Ｅさんが一人で暴走してしまったというのが，Ｈさん殺害に至る真相ではないかと思い始めています。また，Ｄさんは，Ａさんが首謀者であると警察などから吹き込まれたことにより，本当にそう思い込んでいるのではないか･･････という印象を受けています。いずれも現時点での見立てに過ぎませんが（つまり，今後，考えが変わる可能性もありますが），少しずつ真相に迫っていきたいと思います。」などと記載されていた（甲３４）。ヌ原告Ｂが平成２５年６月７日付けで原告Ａ宛てに送付した信書には，冤罪Ｆｉｌｅの５月号に記事が掲載されたことのほか，Ｅ，Ｄ及びＣにも編集部から同誌を一部ずつ送ってもらったこと等が記載されていた（甲３６）。ネ原告Ａが平成２５年６月１３日付けで原告Ｂ宛てに送付した信書には，冤罪ＦｉｌｅＮｏ．１９が届いたことへの礼，同誌に掲載された記事に対する意見のほか，「現在，他の共犯者達は，Ｂさんに対して，どのような事を語っているのか？かいつまんでもかまいませんので，私にも説明してくださいませんか・・本当の事を言っているのかどうか？私が一番知っている事なので，お願いします。」などと記載されていた（甲３７）。
本件各信書の内容
ア平成２５年７月３日付けの本件信書１（原告Ｂ作成，原告Ａ宛て）（甲３８）
本件信書１には，原告ＢがＩ弁護士に対し裁判記録の閲覧と取材の依頼をした旨のほか，次のような記載があった。
「３人との手紙のやりとりですが，Ｃさんは相変わらず音沙汰なしですが，Ｅさん，Ｄさんとは細々とやりとりを続けています。Ｅさんについては，冤罪Ｆｉｌｅで書いた『ＡにもＧにも指示を受けず，自分が勝手にやったことだった』という内容の証言で一貫しています。いやがらせ行為については，私が聞いていないこともあり話題に出ませんが，Ｅさんはいやがらせ行為のほうは関与していなかったのでしょうか？Ｄさんは，非常に協力的ですが，憶測や伝聞に基づく話が多いですね。たとえば殺害については，『（殺害の）指示はＧではなく，Ａからあったと聞いています』などという書き方をします。私が受ける印象としては，Ｄさんは嘘をついているわけではなく，取り調べで刑事から吹き込まれた情報などを信じてしまっているように感じます。Ｄさん自身，実は本当のことがよくわかっていないのではないかと私はにらんでいます。実際，Ｅさんの話によると，Ｈさんの殺害はＥさんが勝手にやったことで，Ｄさんは『顔を傷つけるだけ』と思いながら現場に立ち会ったようですから，Ｄさんが本当のことを何も知らなくても不思議ではありません。いずれにしても，この２人の取り調べや裁判の証人尋問での証言内容については，裁判記録に目を通し，確認しておきたく思います。それをしないと，この２人からいくら話を聞いても，真相に関する理解が進みにくいと思えます。」
イ本件信書２（原告Ａ作成，原告Ｂ宛て）（乙２の２）本件信書２には次のような記載があった。
「私が６月１３日頃にＢ様にお手紙を出さしてもらってから本日まで
ご返事が来ないので・・・何かあったでしょうか？
もしも本が出て私との文通が不用になったとしてもどうかペンフレンドとしても文通を続けていただけたら大変嬉しいのですが・・・」ウ本件信書３（原告Ｂ作成，原告Ａ宛て）（乙２の２，乙７）本件信書３には次のような記載があった。
「私の手紙が入らないという話，お父さんから聞きました。何か対策を考えたく思います。大変ですが，がんばっていきましょう。引き続き，よろしくお願い致します。」


エ平成２５年９月６日付けの本件信書４（原告Ｂ作成，原告Ａ宛て）（甲３９）
本件信書４には次のような記載があった。
「ご連絡が滞り，すみません。
対応が遅くなってしまい恐縮ですが，私がＡさんに出した手紙が届いていないという件について，どういう事情でそんなことになっているのか，千葉刑務所に確認してみたく思います。
なくなっているのか，なるべく詳しく教えて頂けないでしょうか？千葉刑務所に確認の上，何らかの対処をしたいと思いますので，お手数かけてすみませんが，どうかよろしくお願い致します。裁判のことについては，事件のおおまかな流は分かりましたので，次はＩ弁護士から記録をもらい，詳細について理解を進めたいと思っています。また事実関係をお聞きしたことも色々出てくると思いますので，今後ともどうかよろしくお願い致します。」
オ本件信書５（原告Ｂ作成，原告Ａ宛て）（乙２の２，乙９）本件信書５には次のような記載があった。
「今年は再び，手紙のヤリトチができるようにして，さらに面会もできるようにしたいですね。」
カ本件信書６（原告Ｂ作成，原告Ａ宛て）（乙２の２，乙１０）本件信書６には次のような記載があった。
「Ｊ弁護士から連絡がありました。訴訟がんばりましょう。本年もどうかよろしくお願い致します。」
キ本件信書７（原告Ａ作成，原告Ｂ宛て）（乙２の２，乙１１）本件信書７には次のような記載があった。
「大変ながらくお久しぶりです。お元気でやっているのは弁護士から訊いておりますが，又，文通できる喜びで一杯であります。前回の冤罪ファイルも見ました。さて，今年は更に共犯者とされる人間が２人も満期出所いたしますので，Ｂさんの仕事が更に忙しくなると思いますが，なにとぞお力ぞえを今後とも宜しくお願い致します。」
同信書につき，千葉刑務所長は，再考するよう指導したが，原告Ａは，原状どおりでの発信を希望した（乙１４）。
原告Ｂと共犯者３名との信書のやり取り
ア契機
原告Ｂは，共犯事件では，言い分が共犯者同士で対立することが多いことから，共犯者３名にも取材する必要性があると考えた。そこで，原告Ｂは，平成２５年１月１４日付けで，共犯者３名（当時，Ｃは千葉刑務所に，Ｄは大分刑務所に，Ｅは宮城刑務所に収容中の受刑者であった。）に，原告Ａが冤罪ではないかと疑っていること，関係者に話を聞きたいと思い取材依頼の手紙を出したこと等を記載した信書をそれぞれ送付した。（甲４０，６４，１２２，原告Ｂ本人）
イＥとのやり取り
原告Ｂは，平成２５年１月２３日付けのＥの信書を受け取った。同信書には，Ｅが原告Ｂと信書のやり取りをするに当たっての質問等が記載されていた。（甲６５）
原告Ｂは，上記Ｅの信書に対し返信し，以降平成１４年に週刊文春に掲載されたＥの手記について質問する手紙を送るなど，Ｅとの信書のやり取りを始めた。原告Ｂ宛ての信書には，上記原告Ｂの質問（共犯者の関係，事件に至る経緯，事件時の状況，事件後の状況等）に対する答え等が比較的詳細に記載されており，Ｅ宛ての信書には，原告Ａの近況，Ｄの信書の内容等が記載されていることもあった（甲６６～７９）。原告Ｂは，本件処分１の後も，Ｅとの手紙のやり取りを続けた（甲８０～１２１）。冤罪ＦｉｌｅＮｏ．２１に掲載された記事は，主としてＥの信書の内容を基にしたものであった。
ウＤとのやり取り
原告Ｂは，平成２５年１月１４日付けの信書で，Ｄに対し，取材を申し込んだところ，同年２月２日付けで，ＤからＣとＥの立ち位置を教えてほしいとの信書を受け取り，同月８日付けで，Ｅと手紙のやり取りをしていること等を記載した信書に，週刊文春に掲載されたＥの手記を同封して送付した（甲４１，４２）。
その後，原告Ｂは，Ｄに対し桶川ストーカー殺人事件について質問する内容の信書を送るなどして，Ｄと手紙のやり取りを続けていた（甲４３～５２）。
原告Ｂは，本件処分１の後も，Ｄと信書のやり取りを続けていた（甲５３～６３）。
エＣとのやり取り
原告ＢがＣに宛てた平成２５年１月１４日付け及び同年３月２５日付けの各信書は，千葉刑務所長により受信を禁止する処分がされた（甲１２２，１２３，乙３，４）。
原告Ａの受刑状況及び矯正処遇の目標の達成度
原告Ａの矯正処遇の目標として，①規則を遵守し，真摯な態度で受刑生活を送ること，②犯した罪を深く反省し，日々被害者の冥福を祈り，しょく罪に務め，罪を償うこと，③社会復帰を目指して忍耐強く地道に受刑生活に取り組むことが掲げられている（乙１２）。
原告Ａは，千葉刑務所において定められている既決被収容者遵守事項に違反して懲罰を受けている。また，上記処遇目標の達成状況は，Ａ（矯正処遇の目標を達成している），Ｂ（矯正処遇の目標をおおむね達成している），Ｃ（矯正処遇の目標を一部達成しているが不十分である），Ｄ（矯正処遇の目標を少ししか達成していない）及びＥ（矯正処遇の目標を達成していない）の５段階で評価されるところ，平成１８年１２月から平成２６年１１月までの８回にわたる原告Ａの矯正処遇の目標の達成度は，上記①の目標についてＣ評価７回，Ｄ評価１回，上記②の目標についてＣ評価５回，Ｄ評価２回，上記③の目標についてＣ評価７回，Ｄ評価１回となっている。（乙２０）２争点   （原告Ｂが，「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」（刑事収容施設法１２８条本文）に当たるとして本件処分７をした千葉刑務所長の判断に裁量権の範囲を逸脱し，又は濫用した違法があるか）について
判断枠組み


刑事収容施設法は，基本的には信書の発受の相手方の範囲を限定せず，一般的に受刑者の権利として保障しつつ，同法１２８条は，その例外として，犯罪性のある者のほか，「受刑者が信書を発受することにより，刑事施設の規律及び秩序を害し，又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」と受刑者の間の信書の発受を禁止することができる旨定めている。ここで，表現の自由を保障した憲法２１条の規定の趣旨，目的に鑑みると，「刑事施設の規律及び秩序を害し，又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとして受刑者とその者との信書の発受を禁止することができるのは，信書の発受の相手方の地位，経歴等の人的属性，受刑者との関係のほか，受刑者の性向，行状，刑事施設内の管理，保安の状況，当該信書の内容そのほかの具体的事情の下で，受刑者が信書の発受という方法で当該信書の発受の相手方と交流すること自体を許すことにより，刑事施設内の規律及び秩序の維持，受刑者の身柄の確保，受刑者の改善，更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められる場合に限られると解するべきである。そして，上記の放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるかどうか，及びこれを防止するためにどのような内容，程度の制限措置が必要と認められるかは，刑事施設内の諸事情に通暁し，直接その衝に当たる刑事施設の長による個々の場合の具体的状況の下における裁量的判断にまつべき点が少なくないから，障害発生の相当の蓋然性があるとした刑事施設の長の認定に合理的根拠があり，その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り，刑事施設の長の当該措置は適法として是認すべきものと解される（最高裁昭和５８年６月２２日大法廷判決・民集３７巻５号７９３頁，最高裁平成１８年３月２３日第一小法廷判決・裁判集民事２１９号９４７頁参照）。
本件処分７の適否についての検討
アそして，被告の主張を踏まえると，本件処分７の適否については，原告Ｂとの信書の発受を許すことによって，原告Ａの改善，更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるとの千葉刑務所長の判断に合理的根拠があるかどうかを中心に検討すべきことになる。
イそこで，まず原告Ｂの人的属性について検討すると，原告Ｂは，フリーのルポライターであって，原告Ａ及び共犯者３名と信書をやり取りするなどして桶川ストーカー殺人事件についての取材をしていたものであり（前記認定事実），「犯罪性のある者」には当たらず，上記取材を始めるまで，原告Ａ及び共犯者３名との交流はなかったことがうかがわれる。ウのとおり，原告Ｂは，原告Ａと信書のやり取りをするほか，共犯者３名に対しても信書を送付し，そのうちＥ及びＤとは信書のやり取りを行うようになった。前記認定のとおり，原告Ａは，原告Ｂに対し，複数回にわたり，共犯者３名への接触を促しているが，原告Ｂは，取材の対象としている桶川ストーカー殺人事件が原告Ａ及び共犯者３名の共犯事件であることから，共犯者３名にも取材を依頼したものであって，事件の性質上自然な経緯であるといえ，原告Ａの意向に従って共犯者３名に接触したと認めるに足りる証拠はない。エサ～ソ，同チ，同ツ，同ネのとおり，原告Ｂは，原告Ａ宛ての信書において，共犯者３名に信書を送付したこと，Ｅ及びＤから返事があり，信書のやり取りを続けている旨記載していたこと，他方，原告Ａも，原告Ｂ宛ての信書において，上記両名に対し質問してほしいことや上記両名とのやり取りについて教えてほしい旨記載していたことが認められる。他方で，原告Ｂは，後に，再審請求の中で，原告Ａが，原告Ｂを通じて，共犯者と口裏合わせをした等の疑念を抱かれることのないよう，Ｅ及びＤに対する取材の進歩状況等を抽象的に伝えるにとどめ，両名からの信書の内容を逐一具体的に原告Ａに伝えていたわけではなかった。原告Ｂは，原告Ａの上記要望についても，「二人に本当のことを話してもらうためには，偽証を問い詰めるようなやり方では逃げられるだけだと思いますので，彼らの言うことにも耳を傾けて，少しずつ本当のことを聞き出していきたいと思います。」などと自分の取材の方針を伝えている（前記認定事実。証拠上，原告Ｂが，Ｅ及びＤに対して，原告Ａの質問をそのまま記載した信書を送った事実も認められない。
この点，本件信書１にはＥ及びＤの信書の内容が記載されている。その内容についてみると，Ｅの証言は冤罪ＦｉｌｅＮｏ．１９で書いたとおり一貫しているなどと記載されているにすぎず，既に同誌は原告Ａに対して交付されていたことも併せて考えると，Ｅの動向についての情報を伝達・仲介したと評価することは困難である。また，Ｄの情報についても，原告Ｂの事件に対する見方も交えながら，Ｄの信書のごく一部の内容を記載したにとどまるものといえる。原告Ａからも信書のやり取りを通じて取材を続けるという原告Ｂの意図からしても，不必要な記載であるとは断定できず，これが原告Ａ・共犯者３名間の情報を伝達・仲介する意図の下に行われたとまでいうことはできない。本件信書１以外の本件各信書の内容についてみても，原告Ｂが，原告Ａ・共犯者３名間の情報の伝達・仲介を担っていたことをうかがわせる記載はない。これらの事情に照らすと，原告Ｂが，原告Ａ・共犯者３名間の情報を伝達・仲介していたと判断したことについて合理的根拠があったとはいい難い。


オそもそも，原告Ａの原告Ｂとの信書の発受は，本件処分１まで１年以上にわたり制限されていなかったのであるから，当該信書に共犯者三人の動向等に関する内容が記載されていることが原告Ａの矯正処遇上の支障になり得るとしても，刑事収容施設法１２９条に基づく発受の差止め等で対応することが十分可能であると考えられる。そうすると，上記のような記載があったからといって，直ちに原告Ｂが信書で交流すること自体に問題のある人物と評価することに合理的根拠があるということにもならない。被告は，刑事収容施設法１２８条と同法１２９条は異なる観点からの規制であり，同法１２８条の措置を執る前提として同法１２９条の措置によることを検討すべきものではないと指摘するが，上記事実関係の下では，千葉刑務所長が同法１２８条の措置を執ったことに合理的根拠があるかどうかを判断する過程で，同法１２９条による対処が可能かどうかを検討することが，同法の解釈適用上妨げられるものではないというべきである。カ被告は，原告Ａが矯正処遇の目標達成への真摯な取組をしていなかったことを指摘する。確かに，原告Ａの矯正処遇の
目標の達成状況が芳しくなかったことは認められる。しかし，原告Ａは，平成２４年２月２３日付け信書を冤罪Ｆｉｌｅ編集局に送付した時点において既に冤罪を訴えており，犯した罪を深く反省し，日々被害者の冥福を祈り，しょく罪に努め，罪を償うことという処遇目標とは相容れない状況にあったのであり，本件処分１がされるまで，原告Ａは１年以上にわたり原告Ｂと信書の発受をしていたところ，そのこと自体が原告Ａの矯正処遇の適切な実施にどのような支障を与えていたかについては証拠上明らかではなく，他に原告Ｂとの信書の発受を許すと原告Ａが矯正処遇の目標達成への真摯な取組について更に期待できなくなるような状況であったとの評価を基礎付ける事実関係も認められない。キそうすると，千葉刑務所長が，原告Ｂとの信書の発受を許すことによって，原告Ａの改善，更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると判断したことについて合理的根拠があったということはできない。
小括
よって，千葉刑務所長が，原告Ｂが「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとして本件処分７をしたことは，その裁量権の範囲を逸脱し，又は濫用したものであって，違法であるというべきである。
３争点   （本件各処分は原告Ｂとの関係で国家賠償法１条１項の適用上違法か）
について
判断枠組み
ア国家賠償法１条１項は，国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであって，同項の適用上違法といえるためには，公務員が当該行為によって損害を被ったと主張する者に対して負う職務上の法的義務に違反したと認められることが必要である。
イところで，刑事収容施設法は，基本的には信書の発受の相手方の範囲を限定せず，一般的に受刑者の権利として保障しつつ，刑事施設の長は，被収容者と外部の者との信書の発受を一定の場合に禁止し又は差止め等をする権限を有しているところ，当該施設の規律及び秩序の維持，被収容者の矯正処遇の適切な実施等の観点からその権限を適切に行使するよう職務上義務付けられていると解される。そして，他人と信書の発受をすることは表現の自由として憲法２１条により保障されている重要な権利利益であることからすると，刑事施設の長が，刑事収容施設法１２８条の要件に該当しない者との信書の発受を禁止した場合には，当該信書の発受の相手方との関係において，合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害するものであり，当該相手方に対して負う職務上の法的義務に違反するものとして，国家賠償法１条１項の適用上違法となるというべきである。
ウ被告は，前記第２の   （被告の主張）のとおり主張し，最高裁平成２０年４月１５日第三小法廷判決・民集６２巻５号１００５頁を引用する。同判決は，弁護士会である原告が，人権擁護委員会の調査活動は法律上保護された利益であって，刑務所長が同委員会に対し受刑者との接見を許さなかったことは，平成１７年法律第５０号による改正前の監獄法４５条２項に基づく刑務所長の裁量権を逸脱又は濫用するものとして，国家賠償法１条１項の適用上も違法となるなどと主張して損害賠償を求めた事案であり，上記監獄法４５条２項は，受刑者については親族以外の者との接見を原則として禁止する一方，刑務所長において特に必要ありと認める場合はこれを許すこととしていた。そうすると，受刑者の信書の発受を原則として許すものとしている刑事収容施設法の規定に基づいてされた信書の発受の禁止の違法性が問題となる本件に直ちに当てはまる判断ではないと解すべきである。
また，被告が引用する大阪高等裁判所平成２０年６月６日判決（乙１９）は，刑務所に収容中の受刑者のみが原告となり，刑事施設の長がした刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成１８年法律第５８号による改正前のもの）９５条に基づく受信の禁止処分は国家賠償法１条１項の適用上違法であると主張した事案であるが，そもそも受刑者との関係において信書の受信を禁止する処分は法律上の要件を充足し，国家賠償法１条１項の適用上違法ではないと判断されており，本件とは前提となる事実関係を異にする。したがって，同判決における判示を直ちに採用することはできない。
本件各処分についての検討
そして，本件各処分は，いずれも原告Ｂが「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてされたものであるところ，前記認定事実及び前記２で述べたところによれば，本件各処分は，いずれも千葉刑務所長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされたものであって刑事収容施設法１２８条の適用上違法であり，原告Ｂとの関係においても，国家賠償法１条１項の適用上違法であるというべきである。
４Ａとの関係で国家賠償法１条１項の適用上違法か），について
前記２のとおり，本件処分７は違法であって取り消されるべきところ，前述したところによれば，千葉刑務所長が本件処分７をしたことは，原告Ａとの関係で国家賠償法１条１項の適用上も違法であるというべきであり，そのことについて過失も認められる。そして，本件信書７の内容等前記事実関係に照らし，原告Ａの被った精神的苦痛に対する慰謝料は５０００円と認めるのが相当である。


平成２４年１１月１３日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１８９号審決取消請求事件
平成２４年９月２０日口頭弁論終結
判                決
原                    告      Ｘ被                    告      特許庁   長官指定代   理人       千      馬      隆      之同                            小      関      峰      夫同                            氏      原      康      宏同                            芦      葉      松      美
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－１１０９５号事件について平成２４年４月１０日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１当事者間において争いのない事実等
原告は，発明の名称を「遮煙エレベータ装置」とする発明について，平成１７年３月２５日に特許出願（特願２００５－８９８６４号。以下「本願」という。）をしたが，平成２３年４月１４日付けで拒絶査定を受けた。これに対し，原告は，平成２３年５月２６日，上記拒絶査定に対する不服審判請求（不服２０１１－１１０９５号）をするとともに，特許請求の範囲について補正をした（以下「本件補正」という。）。特許庁は，平成２４年４月１０日，本件補正を却下するとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２８日に原告に送達された（乙１）。
２特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである（以下，本件補正前の請求項１に係る発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】
エレベータ扉前の空気を流動除去することによりエレベータ内に煙が入らないようにしたことを特徴とする防炎エレベータ装置。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，本件補正後の請求項１に係る発明を「本願補正発明」という。）。
「【請求項１】
吹き抜け構造を有し，火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けたスリットを通じ，減圧された吹き抜け内に流れることを特徴とする防炎エレベータ装置。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，①本願補正発明は，特開２００２－９７８０６号公報（以下，「引用例１」といい，引用例１に記載された発明を「引用発明」という。）に記載された発明，及び特開平８－３８６３６号公報（以下「引用例２」という。），特開平６－１５０１１号公報（以下「引用例３」という。）に記載された事項に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項で準用する，同法１２６条５項に違反してなされたものであり，特許法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項により却下すべきものである，②本願発明は，引用発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであり，同法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
審決は，上記結論を導くに当たり，引用発明の内容，同発明と本願補正発明ないし本願発明との一致点及び相違点について，次のとおり認定した。
(1)引用発明の内容
火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けた排煙口を通じ，減圧された空間内に流れる，万一の火災にも安全に避難できる建物内のエレベータ装置ＥＶ。
(2)一致点及び相違点     引用発明と本願補正発明との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
空間構造を有し，火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けた排煙口を通じ，減圧された空間内に流れる防炎エレベータ装置。
(ｲ)相違点
ａ相違点１
空間構造を有する点について，本願補正発明は，空間構造が「吹き抜け構造」であり，煙が「吹き抜け内に流れる」構成であるのに対し，引用発明は，煙が空間構造の空間内に流れる構成となっているものの，空間構造の具体的形態が明らかでない点。
ｂ相違点２
「排煙口」について，本願補正発明は，その形態が「スリット」であるのに対し，引用発明は，単に「排煙口」とされていてその具体的形態が明らかでない点。
イ引用発明と本願発明との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
エレベータ近辺の空気を流動除去することによりエレベータ内に煙が入らないようにした防炎エレベータ装置。
(ｲ)相違点
エレベータ近辺の空気を流動除去する点について，本願発明では，流動除去の対となるのがエレベータ扉前の空気であるのに対し，引用発明では，エレベータ装置ＥＶの扉の前の空気を流動除去の対象としているかどうか，明らかでない点。
第３当事者の主張
１原告の主張


(1)本願補正発明の容易想到性判断（独立特許要件の判断）について本願補正発明は，低コストで容易に設置可能な防炎エレベータ装置を提供するものであるのに対し，引用例１ないし３には，以下のとおり，本願補正発明に特有の構成，それに基づく作用効果は，記載も示唆もされていないから，審決の本願補正発明の容易想到性判断（独立特許要件の判断）には誤りがある。ア取消事由１（本願補正発明と引用発明の一致点・相違点の認定の誤り）本願補正発明は，低コストで容易に設置可能な防炎エレベータ装置を提供するものであり，建物に吹抜けと煙を吸い込むためのスリットを設けている点に特徴がある。すなわち，本願補正発明は，吹抜けの煙突効果により，吹抜け内が常時減圧状態となり，エレベータホールに煙が侵入しても，この煙はスリットから吹抜けに吸い込まれるので，エレベータ棟内に煙が侵入することはなく，このために吸気及び排気ファンを設ける必要がない。また，本願補正発明は，建築基準法によって設置が義務づけられている防煙扉又はカーテン等を必要としない。さらに，本願補正発明では，エレベータホールに侵入してきた煙は，１つの排気口（スリット）に向かう一連の束となり，拡散しないので，避難が容易となる。したがって，本願補正発明は，特有の構成を有し，格別の作用効果を奏するものである。これに対し，引用発明は，高層集合住宅における排煙を目的とするところ，高層集合住宅の中央部に，避難用階段や非常用エレベータが配置されたコア部を備え，その外周を回廊が周回しており，附室を給気ファンで給気することにより，回廊を避難路とするものであって，本願補正発明と目的及び構成が異なる。また，引用発明は，給気及び排気ファンを使用するため，電源が失われると排煙が停止する。さらに，引用発明は，排煙口を２個所設けているため，煙が分散し，エレベータホール内にいる人が避難できるエリアが狭くなる。
このように，一般の戸建て住宅等におけるエレベータ前防煙扉を除去する本願補正発明と，高層住宅用に設置することを主目的とする引用発明とは，技術的思想，課題及び具体的構成のすべてにおいて相違することは明らかである。以上のとおり，審決の本願補正発明と引用発明との一致点・相違点の認定には誤りがある。イ   取消事由２（引用例２記載の発明の認定の誤り）引用例２記載の発明は，天井部分Ａを複数のブロックに分け，その略中心部分に，複数の階を貫通する，角筒管状の排煙筒１０を設け，排煙筒１０から天井面に向かって放射状に設けた防煙壁により防煙区画に区分けし，各防煙区画間に設けた排煙口と排煙筒とを隣接させ，排煙口と排煙筒とを敷設ルートを曲げることなくダクトで連通するようにした発明である。引用例２記載の発明は，本願補正発明と異なり，エレベータ等の特定の構造物への煙の侵入を防ぎ，建築基準法に基づく防煙扉を不要とする発明ではない。また，引用例２記載の発明は，本願補正発明と異なり，煙等を除去するために，排気ファン等の動作用の電源を必要とするめ，電源が失われると排煙機能が停止する。さらに，本願補正発明は，通常の排気と火災時の排煙を１つの排気口（スリット）により行うものであるが，引用例２には，このような構成は記載も示唆もされていない。
したがって，審決の引用例２記載の発明の認定には，誤りがある。ウ取消事由３（引用例３記載の発明の認定の誤り）引用例３記載の発明は，通路４に直交する小通路１１と，空気を供給する給気ダクト７と，層状の気流を噴出する給気口６と，煙を吸引する排煙ファン９と，排気ダクト１０から構成された装置である。引用例３記載の発明は，給気口６から排煙口８へ流れる層状の気流によって，煙を効果的に吸収・排煙することができるように構成し，逃げ遅れた者を封じ込めることのない通路４を設けるようにしたものであり，本願補正発明のように，エレベータ等の特定の構造物に煙が侵入しないようにする発明ではなく，本願補正発明の特徴である，エレベータの前に防煙扉を設け必要がないという構成については，記載も示唆もされていない。また，引用例３記載の発明は，本願補正発明と異なり，煙等を除去するために，排煙ファン等の動作用の電源を必要とする。さらに，本願補正発明は，通常の排気と火災時の排煙を１つの排気口（スリット）により行うものであるが，引用例３には，このような構成は記載も示唆もされていない。
したがって，審決の引用例３記載の発明の認定には，誤りがある。
(2)本願発明の容易想到性判断について
本願発明の容易想到性判断に関する審決の判断は，争う。
２被告の反論
(1)本願補正発明の容易想到性判断（独立特許要件の判断）についてア取消事由１（本願補正発明と引用発明の一致点・相違点の認定の誤り）に対
して
原告は，本願補正発明は，一般の戸建て住宅等におけるエレベータの防煙扉を除去するものであって，引用発明とは，技術的思想や課題が相違すると主張する。しかし，本願の特許請求の範囲の記載は，高層集合住宅に設置するエレベータ装置を排除するものではないから，これも含まれる。また，引用例１の図２（別紙図面２）には，２つの排煙口３２が示されており，そのうち１つは，エレベータホールＥＨないしエレベータシャフト４０に近接して配置されている。この排煙口３２には，排煙ダクト３４が接続されており，屋上に配置された排煙ファン３６の稼働によって，排煙ダクト３４内を含む空間が減圧され，エレベータホールＥＨの煙が排煙口３２を通じて外界へ排煙される。したがって，引用発明は，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けた排煙口を通じ，減圧された空間内に流れるものであり，本願補正発明と技術的思想や課題が相違するとはいえない。また，原告は，本願補正発明は，吹抜けの煙突効果により，吹抜け内が常時減圧状態になるから，給気及び排気ファンを設ける必要がなく，電源が喪失しても動作すると主張する。しかし，本願の特許請求の範囲の記載は，給気ファンや排気ファンを備えた形態を排除するものではないから，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
さらに，原告は，本願補正発明においては，エレベータホールに設けられる排気口は１つであり，エレベータホールに侵入してきた煙が拡散することがなく，エレベータホールにいる人は容易に煙を避けて避難することができるのに対し，引用例１では，エレベータホールに侵入してきた煙は，２つの排気口に分かれて排気されるため，エレベータホールにいる人が避難できるエリアが狭くなると主張する。しかし，本願の特許請求の範囲の記載には，複数の排気口を有するものも含まれる上，引用例１の図２（別紙図面２）では，排気口３２の一方がエレベータホールに近接して配置され，もう一方は遠く離れた位置に配置されており，排気口が２つあっても煙の流れが２つに分かれるわけではない。


以上のとおり，審決の本願補正発明と引用発明の一致点・相違点の認定に誤りはない。イ   取消事由２（引用例２記載の発明の認定の誤り）に対して原告は，引用例２記載の発明では，建築基準法に基づく不燃材料を用いた防煙壁が設けられているが，本願補正発明は，上記防煙壁を必要としないと主張する。しかし，防煙壁の有無に関する事項は，相違点１に係る容易想到性判断とは無関係であるし，本願補正発明においても，防煙壁を併用するものが含まれている。また，原告は，引用例２記載の発明は，電源が失われると排煙機能が停止するのに対し，本願補正発明は，吹き抜けを利用しているので，排気ファンは必要ないと主張する。しかし，本願補正発明は，排気ファンを備える形態を排除していない。さらに，引用例２には，防煙区画のブロックの所定範囲の中心部分に排煙筒が，屋上部分まで吹き抜けて設けられており，排煙のルートとなる排煙口の先の空間構造として吹抜構造を使用することが開示されている上，上記排煙筒は，屋上近傍の外界に連通するものであるから，排気ファンが稼働しない状態であっても，排煙筒内の空間の気圧は大気圧よりも低く，減圧された状態となっている。したがって，引用例２に記載された排煙筒は，上記のとおり，本願補正発明の吹抜け構造と相違しない。ウ   取消事由３（引用例３記載の発明の認定の誤り）に対して原告は，引用例３記載の発明は，給気口６から排煙口８へ流れる層状の気流によって，煙を効果的に吸収・排煙することができるように構成し，逃げ遅れた者を封じ込めることのない通路４を設けるようにしたものであり，エレベータ等の特定の構造物に煙が侵入しないようにする発明ではなく，煙等を除去するために，排気ファン等の動作用の電源を必要とする上，エレベータの前に防煙扉を設ける必要がないという構成や，通常の排気と火災時の排煙を１つの排気口（スリット）により行うとの構成は，記載も示唆もされていないと主張する。しかし，引用例３は，本願補正発明と引用発明との相違点である，スリットについて容易想到であることを示すために引用された刊行物であり，原告が主張する引用例３の構成は，上記容易想到性判断とは関係がなく，引用例３に記載されたスリットに関する構成を引用発明に適用することの妨げとはならない。
(2)本願発明の容易想到性判断について
審決の本願発明の容易想到性判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，審決の本願補正発明に係る容易想到性判断（独立特許要件の判断）及び本願発明に係る容易想到性判断には，誤りがないものと判断する。その理由は，以下のとおりであるが，事案に鑑み，取消事由１ないし３を併せて検討する。１本願補正発明の容易想到性判断（独立特許要件の判断）について
(1)事実認定     本願補正発明
(ｱ)本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(2)記載のとおりである。
(ｲ)本件明細書（甲４）には，以下の記載がある。
「【０００２】
従来のエレベータは図１の如く煙突状エレベータ棟（シャット）４の中にかご１があり，かご扉２とその前方に躯体又はエレベータ棟４に設けた出入り口扉３がある。これら扉が開閉する為に最低４ミリメートルの隙間が必要である。この隙間から火災時の煙５がエレベータ棟４及びかご１に侵入し，エレベータ棟４の煙突効果により上方の階に煙が運ばれ災害を拡大し，新宿のビルで多数の死者が出た。これにより建築基準法施工令の改正により，昇降路は遮炎性能及び遮煙性能を有する防災設備する事が義務付けられた。
このため，図２の如く鉄扉６をエレベータ前に設けるか，又は第３図に示す如くエレベータ前にフレーム８に保持されて上下する柔軟なシート状のシャッター７を設け，煙探知機９が煙を探知するとエレベータ入口上方にまきこまれていたシートシャッター７が重力により降下しエレベータ入口を遮断し煙が入らないようにするなどが従来技術であった。」
「【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
新宿ビル火災から建築基準法が改正され，これをクリアするのに・・・エレベータ設置費が２倍以上になり，庶民は自宅にホームエレベータを付けることが難しくなり，エレベータメーカーは最近販売が停滞し業界全体としても大問題となっている。しかし，煙が入らないよう密閉するエレベータの開発は多大となり，不況の現状では不可能である。本発明により新しいエレベータを開発する事無く，建築基準法改正令をクリアする遮煙エレベータの発明である。」
「【発明の効果】
【０００５】
先般の新宿のビルの火災により新しい建築基準法が施行され，これをクリアする為，図２及び図３のような装置を付けねばならず，これがコストアップになり，又，エレベータドアを煙が入らないよう密閉するドアの開発には開発費がかかりホームエレベータ業界の頭痛の種になっている。・・・」
「【０００６】
本発明を以下図面に基づき説明する。
図４（判決注・図４は，別紙図面１のとおりである。）は本発明実施例で本発明建物及びエレベータの横断面を示す。本発明建物１７には吹抜け１０を設け，この吹抜け１０とエレベータ前と連通するスリット１１を設ける。このスリット１１はスラブからスラブへの細長いスリットとする。ここに開閉窓を設けてもよい。建物１７の入口ドア１４から玄関１８に入り次にエレベータホールドア１９を開けエレベータホール１３に入る。エレベータホール１３は常気圧であるが，吹抜け１０は煙突効果により空気が上方に抜け，減圧状態となっている。建物１７内にある部屋からの排気２６やキッチン等からの排出暖気２７を前記吹抜け１０に排出させるように設計することにより更に吹抜け内の空気を上昇させ吹抜け内が減圧状態になる。従ってエレベータホール１３の気圧よりも吹抜け１０がマイナスであるので空気はエレベータホール１３からスリット１１を通じて１２のごとく吹抜け１０内に流れる。従ってもし火災が発生し煙がエレベータホール１３に侵入したとしても煙はエレベータ前スリット１１を通じ吹抜け１０に導かれエレベータ外ドア１３，カゴドア２やエレベータ棟４には煙は侵入しないので煙が他階に拡がらない。・・・」
イ引用例１
引用例１（甲１）には，以下の記載がある。なお，引用例１の図２，３は，別紙図面２，３のとおりである。
「【０００２】
【従来の技術】高層集合住宅には，火災時の安全性，すなわち，万一の火災にも安全に避難できる建物であることが要求される。
【０００３】そして，避難時の安全性を確保するには，廊下，附室，エレベータシャフト等が，以下に挙げる条件を具備していることが必要である。」「【０００６】３．エレベータシャフト：他階への漏煙を防ぐために煙がエレベータシャフトへ流入しないこと。ケージの移動時にエレベータシャフトに煙を流入させないこと。」


「【００３４】また，回廊１４の天井には，排煙口３２が設けられている。排煙口３２には排煙ダクト３４が接続されており，屋上に配置された排煙ファン３６を稼働させることで，排煙口３２を通じて回廊１４内の煙が外界へ排煙される。」
(2)判断
ア上記によれば，本願補正発明は，火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けたスリットを通じ，減圧された吹抜け内に流れることを特徴とする遮煙エレベータ装置である。他方，引用例１の上記発明の詳細な説明の記載及び図面によれば，エレベータ装置において，火災発生の際，他階への漏煙を防ぐために煙がエレベータシャフトへ流入しないようにすることは，引用例１の出願当時から存在した課題であり，また，引用例１には，火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けた排煙口を通じ，排煙ダクト等の減圧された空間内に流れる装置が記載されている。そうすると，本願補正発明と引用発明は，火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けられた排煙口を通じ，減圧された空間に流れる点で一致し，本願補正発明においては，排煙口の形態がスリットであり，煙が吹抜け内に流れるのに対し，引用発明では，これらの形態が明らかでない点で相違するものと認められる。
そして，上記相違点に関して，引用例２（甲２）には，「本発明は，火災時等の排煙処理に使用される防煙区画システムに関する。」（段落【０００１】），「・・・各階の天井部分を幾つかの所定面積のブロックに分け，・・・そのブロックの所定範囲の中心部分に角筒管状の排煙筒１０が，屋上部分まで複数階貫通して設けられている。屋上の排煙筒１０の先端部分には，規定容量の排煙ファンＦＡが設けられ，各階の防煙区画２０の排煙口３０から吸引した煙を排煙筒１０から排煙できるようになっている。」（段落【０００９】）との記載があり，煙が吹抜け内に流れる構成が開示されている。また，引用例３（甲３）には，「本発明は，地下街等の火災の際に発生する煙を遮断・排煙する通路の遮断・排煙方法および装置に係り，特に，給気口から送られた空気が排煙口へ吸引されることにより生じる気流によって，通路付近の煙を一緒に該排煙口に誘い込んで吸収・排気するものに関する。」（段落【０００１】），「・・・小通路１１の各突き当たり面には，水平方向に細長く給気スリット６・・・と排煙口８・・・がそれぞれ対面する形で設けられている。ただし，該排煙口８・・・は，上記給気口６・・・ほど極端に幅狭にする必要はない。・・・」（段落【００１３】）との記載があり，排煙口の形態がスリットであることが開示されている。以上によれば，本願補正発明は，引用発明に引用例２及び３に記載された技術事項を適用することにより容易に想到できたといえる。
イこれに対し，原告は，本願補正発明は，引用発明とは異なり，①建築基準法によって設置が義務づけられている防煙扉又はカーテン等を必要としない，②吸気及び排気ファンを設ける必要がない，③エレベータホールに侵入してきた煙は，１つの排気口（スリット）に向かう一連の束となり，拡散しないので，避難が容易となるとの，特有の構成を有し，格別の作用効果を奏すると主張する。しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，上記のとおり，「吹き抜け構造を有し，火災発生の際，エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けたスリットを通じ，減圧された吹き抜け内に流れることを特徴とする防炎エレベータ装置。」というものであり，防煙扉又はカーテン等を設けることや，吹抜け構造に吸気（給気）及び排気ファンを設けることを除外しているとは解されない。むしろ，本件明細書には，「・・・・防炎シャッター７を設けると同時に本発明スリット１１を併用して設ける場合も本発明に含まれる。・・・」（甲４・段落【０００６】）との記載があり，本願補正発明は，防煙扉又はカーテン等を併用することを含むものといえる。さらに，本願補正発明及び引用発明のいずれにおいても，排気口の設置数は特定されておらず，排気口の設置数などによって，煙の流れは変化するから，本願補正発明は，引用発明とは異なり，エレベータホールに侵入してきた煙は，１つの排気口（スリット）に向かう一連の束となり，拡散しないので，避難が容易となるとの格別の効果を奏するとはいえない（なお，原告主張の「低コストで容易に設置可能であること」や，「電源が失われても排煙装置が停止することがないこと」との効果は，本願補正発明により達成される場合もあるが，特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえない。）。したがって，本願補正発明は，引用発明とは技術的課題を共通にするものであるし，上記相違点以外に，引用発明にはない特有の構成を有するとか，格別の作用効果を奏するとはいえない。
ウまた，原告は，引用発明２及び３は，いずれも本願補正発明と異なり，①エレベータ等の特定の構造物への煙の侵入を防ぎ，建築基準法に基づく防煙扉を不要とする発明ではない，②煙等を除去するために，排気ファン等の動作用の電源を必要とするため，電源が失われると排煙機能が停止する，③通常の排気と火災時の排煙を１つの排気口（スリット）により行うものではない，と主張する。しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，上記のとおり，本願補正発明は，防煙扉や排気ファンを設置することを除外していない。また，本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載において，通常の排気と火災時の排煙を１つの排気口（スリット）により行うものとは特定されていない。そもそも，審決は，本願補正発明と引用発明との相違点１（空間構造が吹抜け構造であり，煙が吹抜け内に流れる構成である点）について，引用例２の技術事項を参酌し，相違点２（排煙口の形態がスリットである点）について，引用例３の技術事項を参酌したにすぎないから，原告の上記主張は，その主張自体失当である。
(3)小括
以上によれば，本願補正発明は，引用発明に引用例２及び３に記載された技術事項を適用することにより容易に想到できたものであり，本件補正は，独立特許要件を満たさないものであるとした審決の判断に誤りはない。
２本願発明の容易想到性判断について


平成２８年１月２７日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０２０２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月２４日
判決
原                  告     大阪ガスケミカル株式会社訴訟代理人弁護士     石    川              正
畑        郁    夫
国    谷    史    朗
重    冨    貴    光
被                  告      田岡化   学工業   株式会   社訴訟代理人弁護士     松    本              司
田    上    洋    平
主文
１特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２６年７月２５日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①サポート要件違反（特許法３６条６項１号）についての判断の当否，②実施可能要件違反（同法３６条４項１号）についての判断の当否，③進歩性（同法２９条２項）判断の当否，並びに，④新規性（同法２９条１項，公然実施及び公知の有無）判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について，平成２０年２月８日（本件出願日。優先権主張平成１９年２月１５日，本件優先日），特許出願をし，平成２０年６月２０日，その特許権の設定登録（特許第４１４０９７５号）を受けた（本件特許。甲１）。
原告が，平成２５年２月２０日に本件特許の無効審判請求（無効２０１３－８０００２９号）をしたところ，特許庁は，平成２６年７月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年８月４日に原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許に係る発明（本件発明）の要旨は，以下のとおりである（甲１）。
【請求項１】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体の製造方法。」（本件発明１）
【請求項２】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応が，脱水条件下で行われる請求項１に記載の製造方法。」（本件発明２）
【請求項３】
「ヘテロポリ酸が，リン酸またはケイ酸と，バナジウム，モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも１つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項１～２に記載の製造方法。」（本件発明３）
【請求項４】
「ヘテロポリ酸が，ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項１～３に記載の製造方法。」（本件発明４）
【請求項５】
「溶媒が，芳香族炭化水素溶媒である請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発明５）
【請求項６】
「溶媒が，トルエンまたはキシレンである請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発明６）
【請求項７】
「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明７）
【請求項８】
「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°及び２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明８）
【請求項９】
「回折角２θの最大ピークが１８．４°である請求項８に記載の結晶多形体。」（本件発明９）
【請求項１０】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させて得られる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明１０）
３審決の理由の要点
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるから，特許法３６条６項１号に適合する，②本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるから，特許法３６条４項１号に適合する，③本件発明１～本件発明１０は，特開２００７－２３０１６号公報（甲６）に記載された発明（引用発明）及び周知技術に基づいて，又は引用発明及び特開平１０－４５６５５号公報（甲９）若しくは特開平１０－４５６５６号公報（甲１０）に記載された発明（甲９発明又は甲１０発明）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではない，④本件発明７は，本件優先日前に公然と実施され，又は公知となっていたとはいえないから，特許法２９条１項１号又は２号には該当せず，無効審判請求人（原告）が主張する無効理由によっては本件特許を無効とすることはできないというものである。
(2)無効理由１（サポート要件違反）について
ア原告の主張


本件特許請求の範囲の記載は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（ＢＰＥＦ）の製造に関する必要十分な実験等の記載がなく，当業者が発明の詳細な説明の記載内容に基づいて，発明の課題が解決できることを認識することができないため，本件発明１～本件発明１０は発明の詳細な説明に記載したものであるといえない。
(ｱ)本件特許の明細書（甲１，本件明細書）の【実施例１】【００３５】及び【実施例２】【００３６】の製造方法（実験Ｎｏ．１）の具体例が，多形体Ｂの種晶を用いて実施されており，多形体Ｂの製造方法が不明であるから，請求項１の実施例として意味がない。
(ｲ)請求項１において，粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」とし，粗精製物の純度の下限値を「８５％以上」とし，再結晶時の析出開始温度の下限値を「５０℃以上」に設定することにつき，比較検討すべき実験が開示されていない点に不備がある。
(ｳ)本件明細書の実施例３では「１０℃まで冷却」しているのに対して，甲６の実施例９では「室温まで徐々に冷却」としていることから，実施例３については，実験を行っていない可能性が高い。
(ｴ)請求項１に関する実験例が２つしか開示されておらず，比較実験もない以上，当業者が請求項１で規定された数値範囲全体で多形体Ｂが製造できると認識することはできず，請求項１は発明の詳細な説明の記載の範囲を超えているといわざるを得ない。
イ審決の判断
(ｱ)種晶を用いた実施例２について
本件明細書には，多形体Ｂの種晶を用いずに実施された実施例５及び実施例６の具体例が記載されているから，多形体Ｂの製造方法が不明であるとはいえない。そして，実施例２で用いた多形体Ｂの種晶は，実施例５や実施例６で製造されたものを用いればよいのであって，請求項１の実施例として意味がないとはいえない。
(ｲ)比較検討すべき実験の開示について
比較検討すべき実験が開示されていないことは，特許法３６条６項１号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件の成否に直接関係しない。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，例えば，実施例４（粗精製物の析出開始温度が５０℃未満の要件を満たす３８℃であり，粗精製物の純度が８５％以上の要件を満たす９６．２％のもの）を利用する実施例５（再結晶時の析出開始温度が５０℃以上の要件を満たす６５℃のもの）の具体例において，ＢＰＥＦの多形体Ｂ（示差走査熱分析による融解吸熱最大１６３．５℃）が得られたことが記載されている。
(ｳ)実施例３の冷却条件について
被請求人（被告）は，自らの出願に関する甲６の実施例９でいう「室温」とは「１０℃」が事実であると説明しており，実験を行っていないとはいえない。そして，本件とは別の出願に係る甲６の記載内容によって本件特許の成否が左右されるべき合理的な理由はない。また，本件明細書の実施例３において冷却条件を「１０℃まで冷却」とすることに不合理な点はない。
(ｴ)多形体Ｂが製造できる範囲について
本件発明１の解決しようとする課題は，本件明細書の段落【０００８】～【０００９】の記載からみて，ＢＰＥＦの結晶多形体の製造方法を提供することにあるものと認められる。
そして，本件明細書には，特定の結晶多形体（本件発明７の多形体Ｂ）を得るための諸因子として，多形体を得やすい特定の触媒（【００１３】），粗精製物の純度（【００２７】），結晶溶媒の種類及び使用量（【００３０】），再結晶化のための溶解温度や析出開始温度の条件（【００３１】）の諸条件が詳細に説明されており，この中でも，触媒の種類（ヘテロポリ酸），粗精製物の純度（８５％以上），結晶溶媒の種類（トルエンなど），再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）などが特に重要な因子として位置付けられ，請求項１の記載において発明特定事項とされている。また，本件明細書には，析出開始温度を「５０℃以上」にした再結晶工程を踏んでいない実施例１，３及び４の３つの具体例において多形体Ｂが得られず，請求項１に記載された要件をすべて満たす実施例２，５及び６の３つの具体例において本件発明７の多形体Ｂが得られたことが記載されている。してみると，本件発明１が，発明の詳細な説明に記載された発明で，当該記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲にあることは明らかである。
(ｵ)請求項１～１０の記載は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されているといえるから，特許法３６条６項１号に適合する。
(3)無効理由２（実施可能要件違反）について
ア原告の主張
本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，ＢＰＥＦの製造方法に係る技術上の意義を当業者が理解するために必要な実験等の記載が開示されておらず，当業者が本件発明１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。
(ｱ)本件明細書【実施例４】【００３８】及び【実施例５】【００３９】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．２）の具体例並びに【実施例３】【００３７】及び【実施例６】【００４０】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．３）の具体例は，多形体Ｂが製造できた実験例ではあるが，これらの実験と対比されるべき比較実験の記載がない。
(ｲ)粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」とし，粗精製物の純度の下限値を「８５％以上」とし，再結晶時の析出開始温度の下限値を「５０℃以上」に設定することにつき，その技術的根拠が不明である。(ｳ)請求項１で規定された因子以外にも，攪拌速度や過飽和度等の様々な因子が多形体の制御に影響を与えることが知られており，他の制御因子の影響も考慮しながら多形体Ｂの製造を試みることは，当業者に過度の負担を強いるものである。
(ｴ)実施例３については，そもそも実施されていない可能性が高いので，請求項１に係る製造方法については実質的に実施例が１つしかないということになる。
イ審決の判断


(ｱ)比較検討すべき実験が開示されていなくても，本件明細書には本件発明１の具体例に相当する複数の実施例が記載されている。そして，当該実施例の開示により，当業者が本件発明１を実施できることは明らかである。(ｲ)析出開始温度及び純度の上限又は下限の技術的根拠が明示されていなくても，本件明細書にはこのような析出温度及び純度の条件を満たす本件発明１の具体例に相当する複数の実施例が記載されている。そして，当該実施例の開示により，当業者が本件発明１を実施できることは明らかである。(ｳ)例えば，上記実験Ｎｏ．２では，原料，溶媒，触媒等の具体的な種類と使用量が明らかにされ，反応時や再結晶時の攪拌時間や温度制御などの条件も明らかにされている。このため，ＢＰＥＦの結晶が析出する時点の溶液の濃度及び温度の条件（過飽和度の条件）については，本件明細書に具体的に開示されているといえるものである。そして，その攪拌速度などの様々な因子についても普通一般に想定されない特殊な条件でなければ実施できないと解すべき事情が見当たらない。してみると，本件発明１の実施に当たり当業者に過度の負担が強いられるとは認められない。
(ｴ)一般に溶解度は低温ほど小さくなることが多いから，目的物の収量を高めるために冷却温度を低めに設定することは当業者にとって普通のことであり，冷却条件として「１０℃まで冷却」が不自然ともいえないので，本件の実施例３が実施されていないとはいえない。そして，少なくとも上記実験Ｎｏ．２では，原料，溶媒，触媒等の具体的な種類と使用量が明らかにされ，反応時や再結晶時の攪拌時間や温度制御などの諸条件も詳細に開示されている。してみると，本件明細書には当業者が本件発明１を普通に実施できる程度の諸条件が，明確かつ十分に記載されているといえるので，本件発明１の実施に当たり当業者に過度の負担が強いられるとは認められない。
(ｵ)本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえるから，特許法３６条４項１号に適合するものである。
(4)無効理由３（進歩性）について
ア特開２００７－２３０１６号公報（甲６）に記載された引用発明の認定「フルオレノン，フェノキシエタノール，トルエンおよびケイタングステン酸を加え，得られた反応液からから析出により純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶を得る方法。」
イ本件発明１と引用発明との対比
（一致点）
ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンを析出させることにより純度が８５％以上の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得る方法。
（相違点ア）
本件発明１においては，粗精製物の段階で「５０℃未満でＢＰＥＦの析出を開始」させるのに対して，引用発明においては，粗精製物の段階における析出開始温度が特定されていない点。
（相違点イ）
本件発明１においては，「次いで，該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後にＢＰＥＦの析出を開始」させるという再結晶化の操作を更に行っているのに対して，引用発明においては，再結晶化の操作が更に行われていない点。
（相違点ウ）
本件発明１においては，再結晶化の段階で「５０℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させているのに対して，引用発明においては，再結晶化の段階がなく，その段階における析出開始温度が特定されていない点。
ウ相違点アの判断
甲６の実施例１０と本件の実施例４は実験条件及び結果が実質的に同じであることから，引用発明においては，示差走査熱分析による融解吸熱最大１０４℃の多形体Ａが３８℃で得られているものと推認される。したがって，相違点アについて実質的な差異があるとは認められない。
エ相違点イの判断
引用発明においてＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得ようとする動機付けが，甲号証のすべての公知刊行物（「結晶多形の最新技術と応用展開－多形現象の基礎からデータベース情報まで－」（甲５），特開平１０－４５６５５号公報（甲９），特開平１０－４５６５６号公報（甲１０），特開平９－２５５６０９号公報（甲１１），特開２０００－１９１５７７号公報(甲１２)，特開２００５－１０４８９８号公報（甲１３），「分かり易い晶析操作」（甲１４））を精査しても示唆を含めて記載がなく，甲号証の公知刊行物によっては，当該動機付けが本件優先日前の技術水準において存在していたと認めるに至らない。甲６に示されている「再結晶」は，高純度化を目的とした精製操作をしたものであって，本件発明１のように結晶多形体の作り分けを目的とした操作ではない。そして，そもそも引用発明で得られたＢＰＥＦは十分に高純度であり，煩雑な精製操作を行わないことを目的とする引用発明において，再結晶の精製操作をわざわざ追加して行うべき積極的な動機付けがあるとは認められない。甲９及び甲１０には，芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を晶析溶媒に用いてＢＰＥＦの粗精製物を再結晶化することが記載され，甲１１～甲１３には，トルエンを含む幅広い溶媒をＢＰＥＦの晶析溶媒に使用できることが記載されている。しかし，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供するという課題の解決手段として，本件発明１の特定の晶析溶媒を選択的に使用することについては，甲６及び甲９～甲１４並びに他の甲号証の公知刊行物に記載がなく，これが本件優先日前の技術水準において当業者の技術常識になっていたと認めるべき事情も見当たらない。よって，相違点イについては当業者が容易に想到し得たとは認められない。
オ相違点ウの判断


甲号証のすべての公知刊行物を精査しても，再結晶化の段階で「５０℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させることについての記載が示唆を含めて認められない。ＢＰＥＦという特定の化学物質について新規な結晶多形体を得ようとする動機付けが本件優先日前の技術水準において存在していたと認めるに足りず，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体は多数の設定条件を様々に調整することによって初めて製造可能になったものである，したがって，相違点ウについては当業者が容易に想到し得たとは認められない。
カしたがって，本件発明１は，引用発明及び周知技術に基づいて，又は引用発明及び甲９発明若しくは甲１０発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。
キ本件発明２～本件発明６は，本件発明１において，更に技術的限定を付加したものである。また，本件発明１０は，本件発明１の製造方法で製造されたＢＰＥＦの結晶多形体に関するものである。そして，前記のとおり，本件発明１を当業者が容易に想到し得たとはいえないから，本件発明２～本件発明６及び本件発明１０は，当業者が容易に発明することができたとはいえない。ク本件発明７及び８は，独立形式で記載された発明であり，本件発明９は本件発明８の従属形式で記載された発明である。請求人が，本件発明７～本件発明９について主張する無効理由３の具体的な内容は，本件発明１が引用発明と周知技術によって当業者が容易に想到し得た製造方法であるから，このような製造方法によって製造できる多形体Ｂを単に物性値で規定したにすぎない本件発明７～本件発明９は，本件発明１と同様，引用発明及び周知技術によって当業者が容易に想到し得た，というものである。しかし，前記のとおり，本件発明１を当業者が容易に想到し得たとはいえないから，本件発明７～本件発明９は，引用発明及び周知技術によって当業者が容易に想到できるものであるとはいえない。
(5)無効理由４（公然実施及び公知）について
ア公然実施
①平成１４年３月に，ロット０２０１８～０２０２１のＢＰＥＦを原告から●●●●●●株式会社（以下「α社」）に譲渡した取引（第１取引），②平成１４年８月に，ロット４２０５０６のＢＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第２取引），③平成１４年１０月及び平成１５年５月に，ロット５２０７０１～５２０７１３のＢＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第３取引），⑦平成１５年１月に，ロット０２０２３のＢＰＥＦを原告から●●●●●株式会社（以下「γ社」）に譲渡した取引（第７取引），⑧平成１５年６月に，ロット０２０１８のＢＰＥＦを原告からγ社に譲渡した取引（第８取引），⑨平成１５年１２月に，ロット５２０７０９のＢＰＥＦを原告からγ社に譲渡した取引（第９取引）は，存在自体は認められるものの，取引されたＢＰＥＦ製品は本件発明７の多形体Ｂに相当するものであったと認めることができず，また，本件発明７の多形体Ｂに関する技術情報及び／又は取引に供された特定ロットのＢＰＥＦ製品の技術情報については，各取引の関係者に守秘義務が存在していたと認められる。
④平成１５年３月及び同年８月に，ロット６３０２０１～６３０２１３のＢＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第４取引），⑤平成１６年１１月及び平成１７年５月に，ロット０４１００１０のＢＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第５取引），⑥平成１９年１月に，ロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４４，０７０１２４６のＢＰＥＦを原告から株式会社●●●●●●●●●●●●●（以下「β社」）に譲渡した取引（第６取引），⑩平成１４年７月に，ロット４２０５０６のＢＰＥＦを原告から三菱ガス化学株式会社（以下「δ社」）に譲渡した取引（第１０取引），⑪平成１４年５月に，ロット４２０５１０のＢＰＥＦを原告から●●●●●●●●●株式会社（以下「ε社」）に譲渡した取引（第１１取引），⑫平成１４年１０月に，ロット４２０５１３，５２０７０６のＢＰＥＦを原告からε社に譲渡した取引（第１２取引）及び⑬平成１５年３月に，ロット６３０２１２のＢＰＥＦを原告からε社に譲渡した取引（第１３取引）は，存在したと認めることができず，また，取引されたＢＰＥＦ製品は，本件発明７の多形体Ｂに相当するものであったと認めることができず，さらに，本件発明７の多形体Ｂに関する技術情報及び／又は取引に供された特定ロットのＢＰＥＦ製品の技術情報については，各取引の関係者に守秘義務が存在していたと認められる。
以上のとおり，上記第１取引～第１３取引によっては，本件発明７が，本件優先日前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明であって，特許法２９条１項２号に該当するということはできない。
イ公知
第１取引～第１３取引のいずれにおいても，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦ製品が取引されたとは認められないので，当該取引先において本件発明７が「現実に知られた」とは認められない。してみると，本件発明７は，本件優先日前に日本国内又は外国において公然知られた発明であって，特許法２９条１項１号に該当するということはできない。ウしたがって，本件発明７に係る特許が特許法２９条の規定に違反してされたものであるということはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（サポート要件に関する判断の誤り）
(1)本件発明１に係るサポート要件の欠如
ア審決は，実験Ｎｏ．１の実施例２について，多形体Ｂの種晶を用いずに実施された実施例５及び実施例６が記載されており，実施例２の種晶はこれらの実施例で製造された多形体Ｂを用いればよいから，請求項１の実施例として意味がないとはいえないと判断した。


しかし，種晶は結晶多形体に影響を与える主な制御因子の１つであるにもかかわらず，本件発明１は，種晶を発明構成要件としていない。種晶を用いた実験Ｎｏ．１の実施例２は，本件発明１の実施例ということはできない。イ審決は，比較検討すべき実験が開示されていないことはサポート要件の成否に直接関係なく，実施例４の析出開始温度が５０℃未満の要件を満たす３８℃で，純度が８５％以上の要件を満たす９６．２％であり，実施例５の析出開始温度が５０℃以上の要件を満たす６５℃であり，これらの具体例で多形体Ｂが得られたことが記載されているから，サポート要件を充足すると判断した。しかし，審決のような判断手法であれば，任意に特許請求の範囲の数値範囲を拡大することができることになって不合理である。特許請求の範囲に規定された数値範囲外においては多形体Ｂが製造できないという比較例の開示がなく，各数値範囲の技術的裏付けがとれていない。
ウ本件明細書の粗精製物合成工程である実施例３及び４は甲６の実施例９及び１０と，本件明細書の再結晶工程である実施例５及び６は甲２の実施例１及び２と同一であり（甲１５４），したがって，本件明細書における実施例３～８及び比較例１は，本件発明１が完成する前に実施された，技術思想や目的の異なる実験である。そして，甲２及び甲６に記載された実施例の内容に照らすと，特に実施例３の析出開始温度が「１０℃」であるとの記載の信用性は著しく疑われ，サポート要件の立証責任は特許権者である被告にあり，実験ノート等の証拠により実験データの真正が立証されない以上，実施例３～８を基にサポート要件を充足するとの判断がなされるべきでないことは明らかである。
エ審決は，多形体Ｂを得る諸因子として，特定の触媒，粗精製物の純度，結晶溶媒の種類と使用量，再結晶化の溶解温度及び析出開始温度の諸条件が詳細に説明されていること，この中でも触媒の種類（ヘテロポリ酸），粗精製物の純度（８５％以上），結晶溶媒の種類(トルエン等)，再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）等が特に重要な因子として位置付けられ，本件発明１の発明特定事項とされていること，及び析出開始温度を「５０℃以上」にした再結晶工程を踏んでいない実施例１，３及び４の３つの具体例において多形体Ｂが得られず，本件発明１に記載されたすべての要件を満たす実施例２，５及び６の３つの具体例において多形体Ｂが得られたことが記載されているから，本件発明１が発明の詳細な記載により当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲にあるのは明らかとする。しかし，審決が指摘する発明の詳細な説明の記載を検討すると，本件発明１の構成要件に整合する記載があることは認められても，①これらの諸因子を制御することで多形体Ｂが得られること，また，②ＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃未満），純度（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）で規定された数値範囲全体で多形体Ｂが得られることを，技術的・客観的に裏付ける記載を認めることはできない。
本件明細書には比較例が１つもなく，本件発明１の５つの構成要件で多形体Ｂができると当業者が認識することはできず，ましてや本件発明１の３つの数値範囲全体で多形体Ｂが製造できると認識できるとは到底いえない。(2)本件発明２～本件発明６に係るサポート要件の欠如本件発明２～本件発明６は，いずれも本件発明１に従属するものであるところ，本件発明２はフルオレノンと２－フェノキシエタノールの反応条件を，本件発明３及び本件発明４はヘテロポリ酸を，本件発明５及び本件発明６は再結晶時の溶媒を限定するものである。しかし，これらの限定を本件発明１の製造方法に加えたとしても，発明の詳細な説明の記載から，本件発明１の製造方法の５つの特徴構成より多形体Ｂが製造できると当業者が認識できない以上，これらの請求項に係る特許発明についてもサポート要件が充足されるとはいえない。(3)本件発明７～本件発明９に係るサポート要件の欠如本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦは，本件発明１に係る製造方法によって製造されるＢＰＥＦをその物性値によって特定したものであるが，本件発明１に係る製造方法がサポート要件を充足せず，当業者がどのように多形体Ｂを製造すればいいのかを認識できない以上，本件発明７～本件発明９で規定される物性値を持つ多形体Ｂをどのようにして安定的，選択的に得ることができるのかを当業者が認識することはできない。
(4)本件発明１０に係るサポート要件の欠如
本件発明１０のＢＰＥＦは，その製造方法により限定したいわゆるプロダクトバイプロセスクレームとなっており，本件発明１０に規定された製造方法は本件発明１に規定された製造方法と同一であるため，本件発明１がサポート要件を充足しない以上，本件発明１０もサポート要件を充足することはない。２取消事由２（実施可能要件に関する判断の誤り）
(1)本件発明１に係る実施可能要件の欠如
ア甲６と甲２の実施例から成る本件明細書の実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３において，「原因」としての実験条件に設定されているものは，触媒のヘテロポリ酸と晶析溶媒の芳香族炭化水素溶媒等の２つのみであり，本件発明１の他の構成要件であるＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃未満），純度（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）は，単なる「結果」としての測定値ということになる。
したがって，本件明細書の実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３は，本件発明１に規定された５つの構成要件を「原因」として実験条件に設定し，「結果」として多形体Ｂを得たという実験ではないから，たとえ実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３により多形体Ｂが得られていたとしても，これらの実験が本件発明１で規定された製造方法に基づく実験でない以上，当業者が本件発明１を実施できると評価することはできない。
イ本件発明１の構成要件であるＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃未満），純度（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）は，数値範囲で規定されているから，これらの数値範囲が実施可能要件を充足するためには，当該数値範囲が多形体Ｂを製造するという課題との関係でどのような技術上の意義を有し，数値範囲全体で課題である多形体Ｂの製造が可能であることが，発明の詳細な説明に記載されなければならない。


しかし，審決は，数値範囲の上限又は下限の技術的根拠の明示は実施可能要件の判断に不要とし，発明の詳細な説明における当該数値範囲の技術的意義の認定を行わないまま，単に実施例の数値が本件発明１の数値範囲内にあることをもって実施可能要件を充足すると判断しており，失当であることは明らかである。ウ本件明細書に記載された実験Ｎｏ．２は，本件発明１の構成要件を実験条件として実施した実験ではないから，そこに原料等の具体的な種類や使用量が明らかにされていたとしても，当該記載によって当業者が本件発明１の構成要件で規定された製造方法により多形体Ｂが製造できると評価することはできない。実験Ｎｏ．２で多形体Ｂができているとしても，ここで具体的に記載された実験条件のうち，どれが多形体Ｂの製造に関係する因子であるかは，比較実験がないため客観的に明らかになっていないし，実験Ｎｏ．２で測定されていない因子が多形体Ｂの製造に関係している可能性も考えられる。実際，本件優先日当時には結晶多形体の主な制御因子として知られていたもののうち，実験Ｎｏ．２では溶質温度，冷却速度，過飽和度，撹拌速度，ｐＨ等の数値が開示されておらず，本件明細書からこれらの因子の影響を評価することはできず，当業者が実施する上で極めて不十分な開示内容である。
エ審決は，実施例３～実施例８の析出開始温度に関する記載内容の真正について何らの判断もせず，記載内容が真正であることを前提としてこれらの数値を実施可能要件の判断の基礎にしており，失当というほかない。実験Ｎｏ．２に多形体Ｂが製造できる諸条件が記載されているとしても，実験Ｎｏ．２が本件発明１の記載の製造方法を実施したものではないから実施可能要件を充足すると判断できない。
オ実施例５には９０℃でＢＰＥＦ粗精製物をトルエンに溶解させることは記載されているものの，その後は溶液を温度制御することなく冷却させるだけであり，これを忠実に実施した結果，甲５３の追試では多形体Ｂを生成することができなかった。また，６５℃で結晶の析出が開始されたとする同実施例の実施時における過飽和度，冷却速度や撹拌速度等の諸因子の情報が，本件明細書に記載されていないため，当業者が温度制御もしない状況で，６５℃で析出を開始させることなど，不可能であり，しかも，結晶多形体の生成に影響を与える制御因子として，析出開始温度のほかに，冷却速度，過飽和度，撹拌速度，ｐＨ，溶質温度等が主な制御因子として知られていたから，析出開始温度を６５℃にしたところで，多形体Ｂが製造できるかどうかは依然不明である。
カ本件明細書の実施例３，４，９及び１０は，本件発明１の製造方法に基づく実験ではなく，また，本件明細書の実施例３は甲６の実施例９と同一であるところ，甲６では「室温まで徐々に冷却し」だったのが，本件明細書では「１０℃まで冷却し１２時間撹拌した」と変更されていることから，実験内容が改ざんされて
いる疑いが強いものである
(2)本件発明２～本件発明６に係る実施可能要件の欠如本件発明２～本件発明６は，いずれも本件発明１に従属するものであるところ，本件発明２はフルオレノンと２－フェノキシエタノールの反応条件を，本件発明３及び本件発明４はヘテロポリ酸を，本件発明５及び本件発明６は再結晶時の溶媒を限定するものである。しかし，これらの限定を本件発明１の製造方法に加えたとしても，審決がいうところの本件発明２～本件発明６の特定事項を満たす実施例は，本件発明１の構成要件であるＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃未満），純度（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）を実験条件とした実施例ではなく，本件発明２～本件発明６の特定事項を満たす実施例といえない以上，これらの請求項に係る特許発明についても実施可能要件が充足されるとはいえない。(3)本件発明７～本件発明９に係る実施可能要件の欠如本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦは，本件発明１に係る製造方法によって製造されるＢＰＥＦをその物性値によって特定したものであるが，本件発明１に係る製造方法が実施可能要件を充足せず，当業者が発明の詳細な説明の記載により多形体Ｂを製造できない以上，当業者が本件発明７～本件発明９で規定される物性値を持つ多形体Ｂを製造できる程度に発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されているとはいえず，これらの請求項に係る特許発明についても実施可能要件を充足しないことは明らかである。
(4)本件発明１０に係る実施可能要件の欠如
本件発明１０のＢＰＥＦは，その製造方法により限定したいわゆるプロダクトバイプロセスクレームとなっており，本件発明１０に規定された製造方法は本件発明１に規定された製造方法と同一であるため，本件発明１が実施可能要件を充足しない以上，本件発明１０も実施可能要件を充足することはない。３取消事由３（相違点イ及びウに係る容易想到性判断の誤り）
(1)本件発明１に係る進歩性要件の欠如
ア相違点イに係る容易想到性判断の誤り


(ｱ)審決は，ＢＰＥＦという特定の化学物質について新規な結晶多形体を得ようとする動機付けが存在していたとは認められないとした。しかし，甲５７～甲６０の公知刊行物には，ＢＰＥＦのようなファインケミカル・機能性材料について，結晶形によって品質・工業的プロセスでの取扱い（ろ過特性，粉体流動性，嵩密度等の粉体特性や純度等）が異なることから，結晶多形体に着目し，結晶多形体を制御するための開発を行うことの重要性が随所に示されている。したがって，当業者は，ＢＰＥＦのようなファインケミカル・機能性材料について，結晶多形体及びその製造条件を調べようと強く動機付けられるものといえる。(ｲ)審決は，甲６に記載の再結晶は高純度を目的とするものであって，結晶多形体の作り分けを目的としたものではなく，甲６の実施例１０で得られたＢＰＥＦは十分高純度であるから，煩雑な精製操作を行わないことを目的とする甲６において，再結晶の精製操作を追加して行うべき理由はないと判断した。しかし，高純度化を目的として結晶多形体を作り分けることは，甲１４，甲５８，甲６０，甲８６といった複数の公知刊行物に記載のとおり，周知な事項である。また，この周知の事項は，本件明細書の背景技術（従来技術）（【０００３】）にも記載されている事項であり，実際に純度の観点から結晶多形体を作り分けている公開公報が，公知となっている（特開平５－１３２４４１号【０００４】（甲６７），特開２００２－１６７３５８号【０００４】【０００６】（甲１５９），再公表特許ＷＯ９８／３１６８３４頁５～１６行目（甲１６０））。さらに，甲６の【００３８】の実施例１０で得られたＢＰＥＦの純度は９６．２％であるが，本件優先日当時既に純度が９９％以上のＢＰＥＦ（例えば，甲９，【００２６】の実施例１の９９．５％，【００２８】の実施例２の９９．７％，甲１１，【００２４】の実施例１の９９．５％，【００２６】の実施例２の９９．５％，【００３０】の実施例４の９９．４％）が知られており，純度が９６．２％にすぎないＢＰＥＦを更に高純度化しようとする動機付けを認めることができる。
審決は，甲６が煩雑な精製操作を行わないことを目的としているから，再結晶の精製操作をわざわざ追加して行うべき理由がないとするが，甲６において煩雑な精製操作を行わないのはイオウ分除去の目的であって，高純度化の目的ではない。また，甲６の【００２５】には「また必要に応じて洗浄，吸着，水蒸気蒸留，再晶析などの精製操作を行うことができる」とあるように，甲６は再晶析による精製操作
を排除するどころか，その必要性を示唆している
結晶多形体を作り分けようとするのは高純度化の目的だけでなく，嵩密度等の粉体特性改善の目的でも行うことが周知であることは，甲５，甲１４，甲５７～甲６０及び甲１５８の文献の記載から明らかである。したがって，高純度化ではなく，嵩密度等の粉体特性改善という周知な課題に基づいて，甲６の実施例１０で得られたＢＰＥＦの粗精製物を用いて，結晶多形体を作り分けようとする動機付けも認められる。
(ｳ)審決は，甲９～甲１３には，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供するという課題解決の手段として芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を使用するとの記載はないから，晶析溶媒として芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を選択することが容易想到でないとする。
しかし，晶析操作によって結晶多形体を得ることは周知の手段であり，高純度化や嵩密度等の粉体特性改善という周知な課題に基づいて，ＢＰＥＦの粗精製物を再結晶化する際に，甲９～甲１３に記載された，ＢＰＥＦにとって周知な溶媒として知られている芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を用いることは当然であって，これらの溶媒の使用を妨げる事由が存在しないことは明らかである。また，引用発明である甲６には，晶析溶媒に関して，反応溶媒をそのまま使用してもよいと示唆されており（【００２５】），甲６の実施例１０では反応溶媒としてトルエンが使用されていることから，当業者は，晶析溶媒としてまずトルエンを使用することは当然である。
(ｴ)上記のとおり，ＢＰＥＦを含むファインケミカル・機能性材料分野において，高純度化や嵩密度等の粉体特性改善のために結晶多形体を作り分けるという周知の課題に基づいて，甲６の実施例１０で得られたＢＰＥＦの粗精製物を再結晶化する際に，ＢＰＥＦの晶析溶媒として周知なトルエン等を使用することは当業者にとって容易に想到できることであって，審決の相違点イに係る判断が誤りであることは明らかである。
イ相違点ウに係る容易想到性判断の誤り
(ｱ)審決は，ＢＰＥＦという特定の化学物質に対して新しい結晶多形体を得ようとする動機付けが認められず，結晶の析出開始温度として「５０℃以上」を設定することが容易に着想し得たとは認められないとし，さらに，ＢＰＥＦの新しい結晶多形体は，本件発明１の５つの構成要件の設定条件を様々に調整して初めて得られたのであって，これらの設定条件の取捨選択と数値範囲の最適化は容易想到ではないとした。


しかし，ＢＰＥＦを含むファインケミカル・機能性材料の技術分野において，高純度化や嵩密度等の粉体特性改善のために結晶多形体を作り分けるという周知な課題が存在していたので，個々の化学物質ごとに結晶多形体を得ようとする動機付けの記載がなくても，当業者であれば周知な課題に基づいて結晶多形体を得ようと動機付けられるのは当然である。また，理論的に結晶多形体の予測をすることは困難であるから，できるだけ多くの条件で実験を行うことにより，結晶多形体を見い出すことが本件優先日当時の技術常識であった。したがって，新しい結晶多形体を見い出すために，甲３（１２頁表１）で結晶多形体の主な制御因子の１つとして知られており，甲１４に「結晶析出温度を高くあるいは低く設定」することが記載されて，周知の手段となっている析出開始温度の設定を当業者が試みることは当然というべきである。さらに，審決は，相違点ウの容易想到性の判断にもかかわらず，相違点ウ以外の他の４つの構成要件を含む本件発明１の５つすべての構成要件を持ち出して，これらの構成要件の取捨選択や数値範囲の最適化が困難を極めるという理由で，相違点ウが容易想到でないと判断しており，進歩性判断の枠組みを無視した独自の判断手法であって，失当である。被告が行ったのは，甲６の実施例９及び実施例１０で既に合成してあったＢＰＥＦの粗精製物を，ＢＰＥＦにとって周知の溶媒であったトルエンやキシレンに溶解し，この溶液を徐々に冷却，言い換えれば何の温度制御をすることもなく冷却して，多形体Ｂを得たというものであるから，甲６記載の引用発明に基づいて，相違点イのトルエン等の溶媒及び相違点ウの５０℃以上の析出開始温度を容易に想到できたかどうかを判断すべきである。ＢＰＥＦを含むファインケミカル・機能性材料分野において，高純度化や嵩密度等の粉体特性改善のために結晶多形体を作り分けるという周知の課題に基づいて，析出開始温度を設定するという周知な手段を適用し，析出開始温度を「５０℃以上」に設定することは当業者が容易に想到し得るものであるから，審決の相違点ウに係る判断が誤りであることが明らかである。
(ｲ)本件明細書には嵩密度の測定方法が記載されていないから，多形体Ａの約３倍と主張する多形体Ｂの作用効果を認めることはできず，多形体Ｂの嵩密度が認定されるとしても，結晶多形体の違いにより，嵩密度が１．５～６倍に変化することが知られているから（甲６１～甲６６），嵩密度が約３倍になったという本件発明１の効果が顕著なものということができない。
(ｳ)再結晶時の結晶析出開始温度は溶液の濃度からおのずと決定されるところ，本件明細書の実施例は「温度制御を一切行わずに冷却」する方法であり，本件明細書の実施例５，６及び８と，甲９の実施例１及び２，並びに甲１０の実施例１～３とを対比させると，最も溶液の濃度が低い本件明細書の実施例５でも結晶析出開始温度が６５℃となっているから，同実施例５よりも溶液の濃度が高い甲９及び甲１０の各実施例において，析出開始温度が５０℃以上になっていたことは明らかであり，甲９の実施例１及び２，並びに甲１０の実施例１～３に示されるＢＰＥＦに対する溶媒量を設定して，５０℃以上でＢＰＥＦの析出を開始させることは，容易に想到できる。
(2)本件発明２～本件発明６及び本件発明１０に係る進歩性要件の欠如本件発明１と引用発明との相違点イ及びウは，周知技術等に基づいて容易に想到できるものであるから，本件発明１は当業者が容易に発明することができたものであるところ，本件発明２～本件発明４の構成は甲６に記載されており，本件発明５及び本件発明６の構成は甲９発明等に記載された周知技術であるから，本件発明１同様，これらの発明も当業者が容易に発明することができるのは明らかである。また，本件発明１０は本件発明１のプロダクトバイプロセスクレームであるところ，本件発明１が容易に想到できる以上，本件発明１０も容易に想到できることは明らかである。
(3)本件発明７～本件発明９に係る進歩性要件の欠如本件発明１が当業者に容易に想到できるものであり，本件発明７～本件発明９は，本件発明１により製造できるＢＰＥＦの結晶多形体を多形体の特定方法として周知の方法である示差走査熱分析（甲８５，１０１頁１３行目）やＸ線回折（甲８５，１００頁下から２行目）を用いて特定したものであって，本件発明１同様，これらの発明も当業者が容易に発明することができるのは明らかである。
４取消事由４（公然実施及び公知）
(1)第１取引に関する取消事由（公然実施及び公知）ア第１取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
(ｱ)審決は，ＤＳＣチャート（甲３０の３）の作成の真正を認めないが，これがα社の意思に基づいて作成されたことは明らかである。審決は，また，β社常務取締役●●●●●●の確認書（甲２８），α社元従業員●●●●●●●●●の陳述書（甲１２６），α社元従業員●●●●●●●の陳述書（甲１２７）の信用性を否定するが，証拠評価を誤ったものである。
(ｲ)審決は，従来品（甲９，甲１３，甲８１，甲１１９，甲１２３，参考資料Ａ，乙４の４の１）及びスペック案（乙４の１３の４文書）の示差走査熱分析による融解吸熱最大が概して１５０℃以下の多形体Ａの示差走査熱分析による融解吸熱最大範囲にあることからすれば，特別なスペックの取り決めもなく第１取引に関するロット０２０１８～０２０２１だけが別の示差走査熱分析による融解吸熱最大のものであったとするのは不自然であるとする。


しかし，第１取引に関するロットだけが別の示差走査熱分析による融解吸熱最大（多形体Ｂ）のものであったという問題設定自体が誤りである。少なくとも第１取引～第１３取引（審判請求書（甲１３３）別紙２参照）記載のとおり，当時，原告によって反復継続して多くの多形体Ｂが製造・販売されている。審決は，第１取引～第１３取引を行ってきた期間において一貫して多形体Ｂを安定的に製造できる製法を用いて事業を行ってきたとの原告主張に対して，甲１１９に係る原告のホームページ（平成１６年４月１３当時）にてＢＰＥＦ製品の示差走査熱分析による融解吸熱最大が「１２４～１２６℃」と記載されていたこと，甲２７のロット６１０２０９のＢＰＥＦが多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大範囲に含まれていないことを指摘して，原告主張に係る事実を直ちに認めることができないとする。しかし，原告ホームページの記載については，原告常務執行役員Ａ（「Ａ」）が説明するとおり単純な誤りであった。また，甲２７のロット６１０２０９のＢＰＥＦについては，試験製造ロットであったために多形体Ｂが製造されなかったにすぎない。よって，第１取引の対象物であるロット０２０１８～０２０２１に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第１取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂ（発明内容）について，譲受人であるα社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。(ｱ)審決は，「本件発明７の多形体Ｂの技術情報については，･･･乙６の３の『覚書』における３社会議の守秘義務が請求人（原告）及び大阪瓦斯株式会社（Ｙ社）並びに●●株式会社（Ｘ社）…において存在したものと認められる。」と説示する。
しかし，３社会議により議論がなされていた平成７年１１月当時には，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。これに対し，本件発明に係る多形体Ｂは，一定の品質を維持した上で，多形体Ａよりも工業的取扱いに有利なものとして説明されている物質である。乙４の１３の１議事録に記載されたＢＰＥＦが本件発明の多形体Ｂに当たるものでない。そして，この３社会議による共同開発は，平成８年１２月１日付けの乙５の４覚書（甲１６３）の締結により，終了したものである。
原告が第１取引にて販売したＢＰＥＦは，原告が３社会議とは別に独自に開発したＢＰＥＦであるから，被告から守秘義務を課せられるものではない。(ｲ)原告が平成１４年当時に取引先であるα社との間で売買取引していたＢＰＥＦは，ポリマー原料としての商用品（完成品）であり，売買取引に伴って購入者であるα社に当該商用品の物性情報に関する秘密保持義務が課せられていなかった。
審決は，第１取引においても，乙２３の「取引基本契約書」に添付された「原料購買基本約款」における「第３４条（秘密保持）」の項と同様の契約上又は信義則上の守秘義務が存在していたものと推認されるとし，守秘義務事項のある取引基本契約書が締結され，契約上又は信義則上の守秘義務が存在していたものと推認される第１取引について，その供給先であるＸ社グループ（Ｘ社及びα社）が「不特定」の第三者であるとは認められず，また，当該取引（各種の営業秘密を伴う取引）が「不特定」の第三者により発明の内容を知られ得る状態で実施されたと認めるに足る合理的な理由も見当たらないと説示する。
しかし，そもそも乙２３は原告が締結したものでなく，本件とはおよそ無関係な被告と被告取引先との契約書である。このような無関係の契約書の条項と同様の条項が原告と顧客との契約書に存在するとの推認には，何らの根拠がない。(ｳ)審決は，原告が提出証拠中の所定の部分にマスキングを施していることについて，ＢＰＥＦ（売買対象物）の物性情報について営業秘密に該当するとの考え方を示している。
原告がマスキングを施しているのは，ＢＰＥＦの物性情報に対してではなく，「ＢＰＥＦの品質の良好性を見極めるべく，原告がいかなる品質検査項目に着目して品質検査をしているのか」という品質検査項目を競合他社である被告には進んで開示したくないからである。
(ｴ)審決は，原告が提出した平成２６年３月３１日付けの営業秘密に関する申出書では，本件特許の特許公報の発行によって既に公知となっているＢＰＥＦの物性情報（例えば，甲１の実施例６の１６３．３℃や比較例Ａの１１８．８℃）と重複する技術情報でさえも「営業秘密」としていると指摘する。しかし，原告が営業秘密の申し出をしたのは，ＢＰＥＦの物性情報が営業秘密に該当するからではなく，「３社会議においてやり取りされた当時の研究開発関連情報」は守秘義務の対象となるからである。
ウ第１取引により，本件発明７が公然知られたことについての認定判断の
誤り
審決は，特許法２９条１項１号所定の公知発明に係る無効理由に関し，第１取引において示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦ製品が取引されたとは認められないことを理由として，取引先において本件発明７が現実に知られたとは認められないと説示する。
しかし，第１取引にて多形体Ｂが秘密保持義務を負担しないα社に販売され，かつ，当時α社に所属していた●及び●●が第１取引のＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を現実に測定することにより得たＤＳＣチャートに基づいて，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大を知ったものである（甲１２６及び甲１２７）。よって，本件発明７の多形体Ｂは●及び●●に公然知られた。
(2)第２取引に関する取消事由（公然実施）


ア第２取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，第２取引の対象物であるロット４２０５０６に係るＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大測定を行った結果である甲３３中の試験成績書について，当該試験成績書のみによっては，取引されたＢＰＥＦ製品の特定ロットが本件発明７の多形体Ｂに相当するものであったとは認めることができないと判断するが，誤りである。甲３３によれば，ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２．３～１６３．８℃であり，本件発明７の多形体Ｂの実施品に該当する。よって，第２取引の対象物であるロット４２０５０６に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第２取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。(3)第３取引に関する取消事由（公然実施及び公知）ア第３取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，ＤＳＣチャート（甲３５の３，甲３５の８，甲４２）の成立の真正が認められないとするが，誤りである。また，審決は，ＤＳＣチャート（甲４２）記載の示差走査熱分析による融解吸熱最大を原告が測定した経緯が信用できないとするが，誤解である。
さらに，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関して述べた内容と同様である。
よって，第３取引の対象物であるロット５２０７０１～５２０７１３に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第３取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはα社（α   社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。ウ第３取引により，本件発明７が公然知られたことについての認定判断の
誤り
審決は，特許法２９条１項１号所定の公知発明に係る無効理由に関し，第３取引について示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦ製品が取引されたとは認められないことを理由として，取引先において本件発明７が現実に知られたとは認められないと説示する。
しかし，公然実施に関する取消事由で述べたとおり，原告により第３取引において多形体Ｂが秘密保持義務を負担しないα社に販売され，その後，当時α社に所属していた●及び●●が，第３取引のＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を現実に測定して得たＤＳＣチャートにより，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大を知ったものである（甲１２６，甲１２７）。よって，本件発明７は，●及び●●に公然知られた。
(4)第４取引に関する取消事由（公然実施）
ア第４取引がなされたことについての事実認定の誤り審決は，第４取引に関する証拠である甲４７の１及び甲４７の２について，原本の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認できなかったとするが，誤りである。これらの書証より，第４取引がなされたことを認定できる。イ第４取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，甲４５の試験成績書及び甲４６のＤＳＣチャートについては，作成の真正を証明する書類としての測定者の署名・押印がなされた書類が付属していないとして，文書の成立の真正が認められないとするが，誤りである。第４取引の対象物であるロット６３０２０１～６３０２１３に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第４取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。(5)第５取引に関する取消事由（公然実施及び公知）ア第５取引がなされたことについての事実認定の誤り審決は，第５取引に関する証拠である甲４９の１，甲４９の２及び甲４９の４について，原本の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認できなかったとするが，誤りである。これらの書証より，第５取引がなされたことを認定できる。
イ第５取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
認定判断の誤り
審決は，甲４９の３のＤＳＣチャートについて，第１取引に関して説示した内容と同様の理由を説示して，当該チャートによっては第５取引の対象物であるロット４１００１０に係るＢＰＥＦが本件発明７の多形体Ｂに相当すると認めることができないとする。
しかし，審決の説示は，第１取引に関して述べたとおり，いずれも誤っている。甲４９の３のＤＳＣチャートより，ロットの測定結果が多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大範囲に属するものと認定できる。また，甲２８，甲１２６及び甲１２７の確認書及び陳述書の信用性を排斥した審決説示が誤っていることも，第１取引に関して述べたとおりである。
よって，第５取引の対象物であるロット４１００１０に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り


第５取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。エ第５取引により，本件発明７が公然知られたことについての認定判断の
誤り
第５取引の当時，譲受人であるα社に所属していた●及び●●が，第５取引のＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を現実に測定して得たＤＳＣチャートにより，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大を知った（甲１２６及び甲１２７）。●及び●●は，第５取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，原告のために秘密にする義務を負担していなかった。よって，本件発明７は，●及び●●に公然知られた。
(6)第６取引に関する取消事由（公然実施）
ア第６取引がなされたことについての事実認定の誤り審決は，第６取引に関する証拠である甲５１の２及び甲５１の４について，原本の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認できなかったとするが，誤りである。
甲５１の４より，原告が平成１９年２月１日付けでβ社に対してロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦの試験成績表を送付書付きにて送付したことを認定できる。甲５１の２及び甲５１の４に加えて，甲５１の３によれば，平成１９年１月３１日にβ社にロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦ（５１００ｋｇ相当）が納入され，かかるロットの取引がなされたことは明らかである。イ第６取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，甲５０のＤＳＣチャートについて，作成の真正を証明する書類が付属していない，測定者の氏名が明らかにされていないなどと説示して，文書の成立の真正を否定するが，誤りである。
甲５０によれば，ロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦが本件発明７の示差走査熱分析による融解吸熱最大範囲に属していることを認定できる。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
よって，第６取引の対象物であるロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第６取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるβ社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはβ社（β社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(7)第７取引に関する取消事由（公然実施）
ア第７取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３１の４のＤＳＣチャートによれば，第７取引の対象物であるロット０２０２３に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第７取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるγ社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはγ社（γ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(8)第８取引に関する取消事由（公然実施）
ア第８取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３０の３のＤＳＣチャートによれば，第８取引の対象物であるロット０２０１８に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第８取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるγ社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはγ社（γ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(9)第９取引に関する取消事由（公然実施）
ア第９取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３５の３のＤＳＣチャートによれば，第９取引の対象物であるロット５２０７０９に係るＢＰＥＦが本件発明７の多形体Ｂに相当する。また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
イ公然実施についての認定判断の誤り


第９取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるγ社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはγ社（γ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされといえる。(10)第１０取引に関する取消事由（公然実施）ア第１０取引がなされたことについての事実認定の誤り甲３７の１～甲３７の５より，原告が平成１４年７月にδ社に対してＢＰＥＦ１００ｋｇ（ロット４２０５０６）を譲渡したことは明らかである。イ第１０取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについて
の事実認定の誤り
甲３３によれば，第１０取引の対象物であるロット４２０５０６に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１０取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるδ社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはδ社（δ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。被告は，特許権侵害訴訟（大阪地方裁判所平成２２年(ワ)第９１０２号，知的財産高等裁判所平成２４年(ネ)第１００１６号）において，原告がδ社に対して供給したＢＰＥＦを，δ社から譲渡を受けた上で，その示差走査熱分析による融解吸熱最大を分析し，原告のＢＰＥＦが本件発明７の技術的範囲に属する根拠としていた（甲２７）。このように，原告が関知しない間にδ社から被告にＢＰＥＦが譲渡され，被告が示差走査熱分析による融解吸熱最大を分析していること自体，δ社が原告からＢＰＥＦを譲り受けた際に，原告から何ら守秘義務を課せられておらず，かつ，δ社もそのような認識がなかったことの証左である。
(11)第１１取引に関する取消事由（公然実施）ア第１１取引がなされたことについての事実認定の誤り甲３９の１及び甲３９の２より，原告が平成１４年５月にε社に対してＢＰＥＦ１ｋｇ（ロット４２０５１０）のサンプルを譲渡したことは明らかである。イ第１１取引の対象物が，本件発明の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３３及び甲４２によれば，第１１取引の対象物であるロット４２０５１０に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１１取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるε社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはε社（ε社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。まず，審決は，ε社の機能化学品部門長の●●●●が作成した確認書（甲３８）について，当該取引に守秘義務が課せられていないことを確認するものではないと説示するが，甲３８の確認書は，第１１取引のロットに係るＢＰＥＦの取引が存することを立証する趣旨で作成・提出されたものであるから，上記説示は全く無意味である。
次に，審決は，原告からＢＰＥＦの譲渡を受けたα社，β社，γ社及びδ社がいずれも守秘義務を課せられていないとの事実が認められないことを根拠として，ε社も守秘義務を課せられていないとの事実が認められないと説示するが，α社～δ社が原告からＢＰＥＦの譲渡を受ける際にＢＰＥＦの物性について秘密保持義務を課せられていなかったのであるから，この点についての説示も誤りである。さらに，審決は，新日鐵化学株式会社（「新日鐵化学」）が提供しているＢＰＥＦの多形体Ａの物性に関する技術情報は甲８１のパンフレット等に開示されるように既に公知となっていたので，Ｘ社が新日鐵化学に対して守秘義務を負っていないことに不自然な点はないところ，この多形体Ａの事例によっては本件発明７の多形体Ｂの事例の守秘義務の有無を推論できないと説示する。しかし，新日鐵化学がＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大に係る物性情報を平成８年２月以前よりパンフレットに記載していたという事実は，とりもなおさず，製造販売する製品としてのＢＰＥＦの物性情報についてＢＰＥＦメーカーが取引先（例：Ｘ社）に対して秘密保持義務を課していないことの証左であり，この理は結晶形によって異なるものではない。
(12)第１２取引に関する取消事由（公然実施）ア第１２取引がなされたことについての事実認定の誤り甲４０の１及び甲４０の２より，原告が平成１４年１０月にε社に対してＢＰＥＦ１００ｇ（ロット４２０５１３及び５２０７０６）のサンプルを譲渡したことは明らかである。
イ第１２取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについて
の事実認定の誤り
甲３３，甲３５の８，甲４２によれば，第１２取引の対象物であるロット４２０５１３及び５２０７０６に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り


第１２取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるε社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはε社（ε社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。(13)第１３取引に関する取消事由（公然実施）ア第１３取引がなされたことについての事実認定の誤り甲４１より，原告が平成１５年３月にε社に対してＢＰＥＦ１ｋｇ（ロット６３０２１２）のサンプルを譲渡したことは明らかである。イ第１３取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについて
の事実認定の誤り
甲４２及び甲４６によれば，第１３取引の対象物であるロット６３０２１２に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する内容を援用する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１３取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるε社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはε社（ε社に属する不特定の者を含む。）に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。(14)多形体Ｂの取引の公然性を基礎付ける関連事情原告製の多形体Ｂに係るＢＰＥＦをＪＦＥケミカル株式会社を介して購入していた東京化成工業株式会社（「東京化成」）は，遅くとも２００３年１２月以降，当該ＢＰＥＦを試薬として公然と販売しており，このことからも，原告の取引先が多形体Ｂについて秘密保持義務を負っていなかったといえる。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)原告は，実施例２において種晶を用いなかった場合に多形体Ｂが得られるかどうかが不明であるから，実施例２は本件発明１の実施例ということはできず，それに基づいてサポート要件充足性を判断することは不当である旨主張する。しかし，種晶を添加する技術的意味は，結晶を効率よく析出させることであって，種晶を添加したからといって，種晶を添加しない場合に析出し得ない結晶形が析出するわけではないし，析出開始温度が変化するわけでもない。原告は，実施例２において，種晶を添加しなかった場合は多形体Ｂが析出するか否かは分からないかのような主張をするが，この主張は技術的に誤った主張であり，しかも，本件発明１は種晶の添加を排除していない。したがって，審決が実施例２を本件発明１の実施例と認定したことに誤りはない。
(2)原告の主張は，再結晶化工程における多形体Ｂの生成の機序を完全に解明したような記載がなければサポート要件は満たされないことを前提としている。しかし，サポート要件は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであるから，多形体Ｂの生成の機序を解明したような記載は必要ない。本件明細書には，実施例２，５及び６として，多形体Ｂの生成の溶媒，析出開始温度，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大，嵩密度，収率や純度が記載され，一般的な説明として，触媒，粗精製物の純度，溶媒の種類及び使用量，再結晶化のための溶解温度や析出開始温度の条件について詳細に記載されている。その上，比較例１では，該粗精製物を，本件発明１で特定した「芳香族炭化水素，ケトン溶媒およびエステル溶媒から選ばれる少なくとも１つの溶媒」には該当しない「メタノール」を用い，しかも，本件発明１で特定した「溶解」ではなく「懸濁」との条件では，多形体Ｂを得ることができないことを示したものである。当業者は，比較例１で多形体Ｂが生成されなかった理由は，本件発明１で特定した「溶媒」を用いておらず，「懸濁」したことに起因すると理解する。原告は，本件明細書に実施例がわずかしかないとか，比較例がないなどと主張するが，原告ないし原告の関係会社であるＹ社の特許出願に限ってみても，実施例や比較例が乏しい発明が登録されており（乙１３，乙３３の１～４），実施例や比較例の数のみによってサポート要件が判断されるものではない。(3)原告は，本件明細書の実施例３及び４と同一実験である甲６の実施例９及び１０において析出開始温度が記載されていないことなどを根拠に，本件明細書の実施例３に疑義がある旨主張する。しかし，実験の詳細なデータを実験ノートに記録するのは実験者の常であり，結晶の晶析工程を含む実験では，溶液の冷却開始温度，結晶析出開始温度等を記録することは当然である。これらの実験データを解析して，どのパラメータが関与するのか等の考察を繰り返し，それにより得られた技術的思想を発明として出願するのである。甲６の引用発明では，析出開始温度等は関係しないと考えたため，明細書に記載しなかったまでのことであるから，原告の上記主張は失当である。
(4)本件優先日当時，多形体Ａは周知の結晶形であり，引用発明のほか，種々の製法が知られており，甲１３では，得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大が１５０℃未満（甲１３の【００６２】）であることから，本件発明の多形体Ｂは生成されていないが，ＢＰＥＦの結晶析出開始温度につき，「適当な温度（例えば，－１０℃～３０℃，特に０～３０℃程度）に冷却することにより結晶を析出させる…」（甲１３の【００５８】）とされている。すなわち，粗精製物の組成，溶媒等が同じであっても，再結晶化工程における析出開始温度が「５０℃未満」の場合には多形体Ｂは生成されない。
２取消事由２に対し


(1)実施可能要件で問題となるのは，技術常識を前提とした当業者の明細書の記載の認識に基づいて，発明の実施が過度な負担なく可能か否かということである。したがって，多形体Ｂを製造する諸因子が不明であるとか，数値範囲が技術的・客観的に説明されていない等の原告主張は，実施可能要件の判断要素ではない。本件明細書には，実施例１（粗精製物合成工程）及び実施例２（再結晶化工程），実施例４（粗精製物合成工程）及び実施例５（再結晶化工程），実施例３（粗精製物合成工程）及び実施例６（再結晶化工程）といった３通りの具体的な製造方法及び得られた多形体Ｂの量，収率，純度のほか，示差走査熱分析による融解吸熱最大及び嵩密度が開示されている。これらの開示に出願当時の技術常識を加味すれば，当業者が本件発明１の多形体Ｂを製造できることは明白である。(2)原告は，結晶の析出開始温度を特定しない発明である甲６の実施例９及び１０を本件明細書でも粗精製物合成工程の実施例３及び４として利用していることから，実施例３及び４に再結晶化工程である実施例６及び５をそれぞれ組み合わせた実験は，本件発明の実施例とはいえない旨主張する。しかし，甲６の実施例等に挙げた実験において，その結晶析出開始温度等は記録されており，この記録に基づいて析出開始温度を明記した本件明細書の実施例としたのであるから，本件発明の実施例であることは明らかである。
３取消事由３に対し
(1)本件発明１について
ア相違点イについて
原告は，ファインケミカル・機能性材料，合成樹脂モノマーについて結晶多形体の探索が課題となっていたため，ＢＰＥＦについて結晶多形体及びその製造条件を調べることに動機付けがあった旨主張する。
しかし，ＢＰＥＦはポリマー合成時に溶融重合ないし溶液重合して結晶形をとどめなくなることから，異なる結晶形の存在について当業者が意識することも，異なる結晶形を製造しようとする課題もなかった。原告が合成樹脂モノマーの結晶多形体に関する発明として挙げた文献のうち，唯一，新規結晶形を提供する甲７０は，合成樹脂モノマーとしてではなく，樹脂安定剤や酸化防止剤として新規結晶形を得た発明であって，専らポリマーとして用いられるＢＰＥＦとは異なる。原告が挙げた甲６７はポリカーボネートの原料モノマーであるビスフェノールＡを従来よりも高純度で得る精製方法に係る発明，甲６８及び甲６９は公知のビスフェノールＡを用いて従来よりも色調の良好な芳香族ポリカーボネートを製造する方法に係る発明であって，いずれも新規な結晶形を得る発明ではない。このとおり，ポリマーの原材料として使用するモノマーに係る発明で，結晶多形体の探索及び異なる結晶形の創製が周知の課題となっていたということはできない。
イ相違点ウについて
(ｱ)原告は，引用発明に，結晶化に係る温度，溶媒等の一般的な知見を加味すれば，本件発明１は容易に想到し得るものである旨主張する。しかし，上記アのとおり，引用発明の課題は高純度化であって本件発明１とは異なるし，原告が主張するような一般的知見から進歩性を欠如するとするなら，ほとんどの新規物質やその製造方法の発明は進歩性を欠如するということになり，原告の主張は失当である。ＢＰＥＦの新規な結晶多形体は，単に多形を得るための再結晶化に際して結晶析出温度を高く又は低く設定することのみによって得られたのではなく，多数の設定条件を様々に調整することによって初めて製造可能になったものである。これら多数の設定条件の取捨選択と数値範囲の最適化の試行錯誤は，当業者といえども相当の困難を極めることであり，相違点ウに関する審決の判断に誤りはない。
また，従来の多形体Ａの嵩密度が「０．２３ｇ／ｃｍ３～０．２６ｇ／ｃｍ３」であるのに対して，本件特許の新規の多形体Ｂの嵩密度は「０．７０ｇ／ｃｍ３～０．７８ｇ／ｃｍ３」であって，約３倍の嵩密度を有するという，「顕著な効果」を有している。すなわち，重量当たりの体積が従来の多形体Ａの約１／３であることから，例えば，仕込み操作等においても，多形体Ａでは３回の操作が必要であったのに対して多形体Ｂでは１回の操作で済むという効果（有用性）があり，また，輸送・貯蔵でも効率化が図られ，殊に工業規模での取扱い時に極めて有利となり，単に結晶構造が変われば嵩密度も変わる可能性があるというような一般的，抽象的な予想ではない。従来の多形体Ａの約３倍も嵩密度が高くなることは，多形体Ｂを生成して初めて分かることであって，本件発明１は，当業者といえども予測できない顕著な効果を奏する発明である。
(ｲ)結晶性の物質（基質）が溶けている溶液を冷却していき，該溶液を飽和状態から過飽和状態，更に高過飽和状態にすることで「核」を発生させ，その「核」が成長することで結晶の析出が始まるから，基質の濃度が同じであれば，常に同じ温度で核が発生するというものではない。また，結晶の析出開始温度が分かっている基質の場合は，保温するなどして該温度範囲を維持した状態にするほか，該基質の濃度，溶媒の種類，晶析操作開始時の溶液の温度，基質の調製方法による不純物（夾雑物）組成の調整によって，析出開始温度を制御するのが一般である。さらに，結晶の析出開始温度は，必ずしも溶液の濃度のみに依存するものではなく，本件発明の実施例５よりも，甲９の実施例１のＢＰＥＦの濃度の方が高いにもかかわらず，甲９の実施例１の結晶析出開始温度は「４２．８℃」で本件発明の実施例５の「６５℃」より低い温度になっており（乙３７），同様に，本件発明の実施例６及び８よりも，甲１３の実施例１のＢＰＥＦの濃度の方が溶液濃度が高いにもかかわらず，甲１３の実施例１での結晶の析出開始温度は「４０．５℃」であり，本件発明の実施例６の「７０℃」，実施例８の「７２℃」より低い析出開始温度となっている（乙３８）から，原告の，濃度により結晶析出開始温度は「おのずと決定される」旨の主張や，甲９及び甲１０の各実施例でも結晶析出開始温度は５０℃以上になっていた旨の主張は，技術的に誤っている。


さらに，本件発明１は，「基質の濃度」等を請求項では特定していないことから，必ず多形体Ｂが析出するとは限らないので，「５０℃以上で…析出を開始させる」として，端的に析出開始温度を特定したのである。すなわち，多形体Ｂの析出開始温度を制御していることにつき，本件明細書の【００３１】では，「５０℃以上」の温度で析出を開始するよう制御することを一般的に説明しており，この記載は，５０℃以上の温度を維持して結晶析出を待つことだけでなく，諸条件を満たすことにより所定の温度で結晶の析出を開始させることでもあり，これに接した当業者が，析出開始温度の制御は行われていないなどと認識することはあり得ない。
(2)本件発明２～本件発明１０について
原告は，本件発明１が容易想到であることを理由に，本件発明２～本件発明１０も容易想到であると主張する。しかし，上記のとおり，本件発明１が容易想到であるといえないから，本件発明２～本件発明１０も容易想到であるとはいえない。
４取消事由４に対し
(1)第１取引～第１３取引で販売されたのが多形体Ｂではないこと原告は，平成８年当時，本件発明の多形体Ｂの製法を完成し，α社等に販売していたと主張する。Ａの陳述書（甲２４）においては，甲２１のＢ社の製法もトルエン加水分解法であるから，示差走査熱分析による融解吸熱最大１６０～１６６℃のＢＰＥＦが製造された（６頁１９～２３行）とか，合成過程における一段合成法と精製過程におけるトルエン加水分解法が平成８年７月頃に確立したことから，同年１１月から翌年にかけてＡ社で大規模な実験を実施し，これにより１４トンのＢＰＥＦが製造された旨（７頁１～１１行）の陳述がある。しかし，「一段合成法」と「トルエン加水分解法」を用いたとしても，多形体Ｂが生成されるとは限らない。このことは，Ｙ社が平成１５年９月３０日に出願した特開２００５－１０４８９８号（甲１３）によれば，「一段合成法」と「トルエン加水分解法」を用いて，１５０℃に溶解する生成物，つまり，多形体とは違う物質が得られていることからも明らかである。
また，原告ホームページでＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を「１５８～１６５℃」（乙１１の２）とした平成１９年１２月２０日以前は，多形体Ｂの製法は完成していない。平成８年７月当時，「一段合成法」と「トルエン加水分解法」が完成し，多形体Ｂの製法が完成していたなら，平成１６年２月１４日以降の原告ホームページ（乙１１の１）において，ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を「１２４～１２６℃」として，多形体Ａの示差走査熱分析による融解吸熱最大を表示するはずはないのである。
したがって，原告が平成８年当時，本件発明の多形体Ｂの製法を完成し，第１取引～第１３取引で販売したとは認められない。
(2)第１取引～第１３取引の相手方は守秘義務を負担していたことア第１取引～第１３取引が，共同開発によるサンプル提供であること各取引における取引量は，①α社との第１取引～第５取引（平成１４年３月から平成１７年５月までの約３年間）では，提供された多形体Ｂの合計は９５５８．２ｋｇであるが，０．２～０．４ｋｇが多く，最大でも９００ｋｇ（甲３０の４・５）にすぎない，②β社との第６取引（提供は１回）では，提供された多形体Ｂの合計量は５１００ｋｇ（甲５１の４枚目）にすぎない，③γ社との第７取引～第９取引（平成１５年１月から１２月の１年間）では，提供された多形体Ｂの量は合計１４０ｋｇ（甲３１，甲３２及び甲３６。枝番の書証を含む。）にすぎない，④δ社との第１０取引（提供は１回）では，提供された多形体Ｂの量は１００ｋｇ（甲３７，前同）にすぎない，⑤ε社との第１１取引～第１３取引（平成１４年５月から平成１５年３月までの約１０か月間）では，提供された多形体Ｂの量は合計２．２ｋｇ（甲３９～甲４１，前同）にすぎない。これは，商業的取引の段階では取引量，すなわち，モノマーであるＢＰＥＦのポリマー合成会社への提供量は，年間少なくとも数百トン単位になることと比べて，少量である。
また，多形体Ｂは，α社，γ社，δ社，ε社の開発部署あてで「サンプル」として送付されている。
ε社との第１２取引では，３種類のロットが提供されているが，このように製造日も異なり，品質も異なると考えられる製品を，商業的生産のために提供するとは考えられない。また，γ社との第９取引の甲３６の２では，「ＢＰＥＦ－Ｋ」（６０ｋｇ）が提供されているが，その請求書である甲３６の５では，「ＢＰＥＦ－Ｋ」（６０ｋｇ）のほか，「ＢＰＥＦ」（４０ｋｇ）も提供されたことになっている。仮に「ＢＰＥＦ－Ｋ」が多形体Ｂであるなら，「ＢＰＥＦ」は多形体Ａであると考えられる。このことは，δ社との第１０取引においても同様である。原告が提供したＢＰＥＦには，多形体Ｂのほか，示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大のピーク）が３つ（１１７．９℃，１２７．６℃及び１５２．９℃）ある多形体混合物（ロット番号０６１０２０９）が含まれている（乙１６）。つまり，原告のＢＰＥＦの提供は，規格，品質を一定にして供給する商業生産段階の提供ではなく，共同開発段階のサンプル提供であることを裏付けるのである。
原告ないしＹ社は，ポリマー合成会社であるＸ社及びその関連会社，γ社及びε社，更には，モノマー製造会社であるフルファインの関連会社ＪＦＥケミカルと，共同出願等（出願後の権利移転を含む。）をしている（乙７の１～４，乙８の１及び２，乙９の１～８，乙１０の１及び２）。このような共同出願は，共同開発の成果として出願されることが一般である。


イα社，β社の契約上の守秘義務
(ｱ)Ｘ社，Ｙ社及び被告がＢＰＥＦを共同して開発した（「３社共同開発」）当初である平成５年９月２１日，被告は，Ｘ社，Ｙ社及び原告との間で覚書（本件覚書。乙６の３）を締結した。
その内容は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●との内容であり（第１条，第２条），●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（第３条）。現在まで，書面による意思表示がないため，本件覚書は現在も有効に存続している。
３社共同開発の会議において，被告が，Ｘ社，Ｙ社及び原告に対して，平成７年４月５日に開示した「ＢＰＥＦ合成合理化検討（Ⅱ）」（乙４の１１の２の３枚目）及び同年１１月１３日に開示した示差走査熱分析による融解吸熱最大１６０～１６５℃のＢＰＥＦ（多形体Ｂ）に係る情報は，本件覚書の守秘義務の対象となる情報である。
(ｲ)α社は，平成８年１０月１日設立のＸ社の１００％子会社であるが，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●，その光学用ポリエステル事業の営業譲渡（現行の事業譲渡）を受けたのがβ社である。
したがって，Ｘ社の１００％子会社であるα社は，本件覚書の守秘義務を負担し，また，該覚書に係る事業につき営業譲渡を受けたβ社も，本件覚書の守秘義務を負担すると考えられる。
(ｳ)原告又はＹ社が，本件発明１とは異なる多形体Ｂの製法を独自に開発（発明）したとの立証は，原告において一切なされていない。仮に，原告又はＹ社が，被告の開示した上記技術情報に基づき生成した多形体Ｂを，第１取引～第６取引でα社及びβ社に供給していたとすれば，α社及びβ社は本件覚書に基づく契約上の守秘義務を負担することになる。
ウα社等の信義則上の守秘義務
α社及びβ社が上記の契約上の守秘義務を負担しないとしても，上述したように，α社及びβ社はＸ社と同様，原告ないしＹ社とＢＰＥＦを原材料とするポリマーの共同開発をなしていた。γ社，δ社及びε社も同様である。これら共同開発の当事者間では，開発の成果たる技術情報について，仮に，契約等の明示の合意がないとしても，信義則上の守秘義務を相互に負担すると解される。よって，原告が主張する第１取引～第１３取引のα社等５社は，信義則上の守秘義務を負担するから，提供された多形体Ｂに係る示差走査熱分析による融解吸熱最大等の情報は，不特定の第三者が知り得べき情報に該当しない。したがって，第１取引～第１３取引によって，本件特許の請求項７の発明が公然実施又は公知の発明とはなり得ない。
エ原告も守秘義務を負っていると認識していること
(ｱ)物性情報について
審決は「また，一般に競合者に知られたくない情報は『営業秘密』に相当し，秘密扱いとすることが関係者間に暗黙のうちに期待されるといえるから，甲３０の２の『試験成績表』の物性情報に関する欄にマスキングを施した第１取引について，信義則上の守秘義務が課せられていないと直ちに認めることはできない。」と正しく認定した。
そして，Ａも審判の証人尋問において，「物性そのものに守秘義務はありません。」（甲１４２の１８頁の尋問１４３）と証言しながら，例えば，甲５１の４についての試験項目や物性値については回答できないとして，その理由として「嫌であります。」といった理由にならない証言をしているのである（甲１４２の１７～１８頁の尋問１３１～１３５）。
(ｲ)閲覧等制限の申立について
原告は，審決の上記認定に対し，本件訴訟において第１取引～第１３取引に対する試験成績表の大部分のマスキングを外した証拠を提出した（甲１６６～甲１７８）。しかし，すべてのマスキングを外していない点において，原告は，本件訴訟のため，β社等の各社に対して守秘義務の解除を依頼し，同意が得られた部分のみを開示したことが強く推認される。加えて，原告は，本件訴訟に関連する平成２６年１０月１７日付訴訟記録閲覧等制限の申立書の申立ての理由において「御庁頭書事件に関し，本申立書別紙における『該当書面』欄掲記の各書面における『閲覧等制限箇所』により特定される黒塗り部分には，…記載されている。これらの内容は，原告の事業活動に有用な経済的価値ある情報であるとともに，原告において秘密として管理されており，公然と知られていない。したがって，上記の情報は『営業秘密』（…）に該当するから，原告は，当該情報を含む記載部分に関し，…決定を求める次第である。なお，上記黒塗り部分が営業秘密に該当することについては，平成２６年９月１日付け訴訟記録閲覧等制限の申立てに関して提出した疎明資料（疎甲第１号証）にて示したとおりである。」として，甲１６６～甲１７８に記載された分析項目や分析結果等の物性値について，公然と知られておらず，営業秘密であるとして黒塗りしているのである。
このように，ＢＰＥＦの物性値については，原告も取引先との間で少なくとも信義則上の守秘義務を負っていると認識していることは明白である。なお，「トルエン加水分解法」は，原告が最初に想到した製法ではなく，被告が３社共同開発中に想到し，原告らに開示した製法技術である。また，「一段合成法」と「トルエン加水分解法」とを用いても，それだけではＢＰＥＦの多形体Ｂは生成しない。
(3)原告は，東京化成との取引が，第１取引～第１３取引の相手方が取引対象物の物性について守秘義務を負わないことを立証するための間接事実となると主張するが，東京化成との取引が商業的取引であったとしても，第１取引～第１３取引が共同開発による取引であることと矛盾しないから，東京化成との取引は，第１取引～第１３取引の相手方が取引対象の物性について守秘義務を負わないことを立証するための間接事実とはなり得ない。また，原告は，当該取引において，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大が初めて記載された「製品安全データシート」が発行されるまで，東京化成に対し，その販売及び示差走査熱分析による融解吸熱最大等の情報の公表を控えさせたものと考えられる。
第５当裁判所の判断


１取消事由１（サポート要件に関する判断の誤り）について(1)特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。そして，特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合することは，当該特許の特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2)本件発明について
本件特許請求の範囲は，上記第２の２に記載のとおりであるところ，本件明細書（甲１）には，以下の記載がある。
【技術分野】
【０００１】本発明は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの新規結晶多形体，およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】近年，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンなどのフルオレン誘導体は，耐熱性，透明性に優れ，高屈折率を備えたポリマー（例えばエポキシ樹脂，ポリエステル，ポリエーテル，ポリカーボネート等）を製造するための原料として有望であり，光学レンズ，フィルム，プラスチック光ファイバー，光ディスク基盤，耐熱性樹脂やエンジニヤリングプラスチックなどの素材原料として期待されている。
【０００３】これらの用途において熱的，光学的に優れたポリマーを作るためには，高い分子量，狭い分子量分布および未反応モノマーやオリゴマー含有率が低いことが重要であり，原料モノマーである９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンが高純度で反応性に優れていることが望まれる。このため，原料モノマーの純度や反応性に大きく影響を与える結晶形や示差走査熱分析による融解吸熱最大を制御することはより優れたポリマーを得るための重要な因子である。またポリマーの製造において優れた性能を維持し，より安定した製造を行うためには一定の品質を維持できる特定の結晶形を作り分けることが必要であった。【０００４】ところで，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの製造方法としては，硫酸とチオール類を触媒としてフルオレノンとフェノキシエタノールを脱水縮合させる方法（特許文献１），９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレンとエチレンカーボネートを反応させる方法（非特許文献１）が開示されている。また，我々はその製造法とは別異の新規な製造方法について出願した（特許文献２）。しかし特許文献１には，本発明に係る化合物の精製方法について記載されており，非特許文献１には本発明に係る化合物の示差走査熱分析による融解吸熱最大が１２６～１２８℃である旨記載されているが，該化合物について異なる結晶多形体が存在すること，又異なる結晶多形体間の関係或いは工業的実施のために必要なそれぞれの結晶多形体の製造方法等の一定の品質を維持するための情報がこれまで全く知られていなかった。
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】本発明の目的は，一定の品質を維持し，ポリマー原料として優れた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの新規な結晶多形体を提供することであり，また，その結晶多形体の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】本発明者らは，前記課題を解決すべく鋭意検討した結果，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンには，従来から知られている融解吸熱最大が示差走査熱分析で１００～１３０℃である結晶多形体（以下多形体Ａと称する）の他に，融解吸熱最大が示差走査熱分析で１５０℃～１８０℃である新規な結晶多形体（以下多形体Ｂと称する）が存在する事を見出した，また，本発明者らは，かかる多形体Ｂを選択的に得る製造方法を見出すことにより本発明を完成するに至った。
【発明の効果】
【００１１】本発明によれば，一定の品質を維持し，ポリマー原料として優れた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの新規な結晶多形体およびその製造方法を提供することができる。また，本発明により得られる多形体Ｂは，公知の多形体Ａよりも嵩密度が高いため，容積効率等の点で工業的な取扱いに有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】まず，酸触媒の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得る方法について説明する。【００１３】本発明においてフルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させる場合，酸触媒として，…酸触媒由来の不純物の生成が少なく，実質的に単一な多形体を得やすいことからヘテロポリ酸が好ましい。【００１６】…ヘテロポリ酸として，具体的には，リンモリブデン酸，リンタングステン酸，ケイモリブデン酸，ケイタングステン酸，リンバナドモリブデン酸などが例示される。
【００１９】ヘテロポリ酸の使用量は…，充分な反応速度を得るには，フルオレノンに対して，０．０００１重量倍以上，好ましくは０．００１～３０重量倍，更に好ましくは０．０１～５重量倍である。
【００２０】本発明における２－フェノキシエタノールの使用量は，…副反応抑制及び経済性の点から，通常，フルオレノン１モルに対して，２～５０モル，好ましくは２．５～２０モル，さらに好ましくは３～１０モルである。また，２－フェノキシエタノールを反応溶媒として用いることもできる。【００２１】フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応を実施する方法は，…通常，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとヘテロポリ酸を反応装置に仕込み，空気中又は窒素，ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気下，トルエン，キシレンなどの不活性溶媒存在下又は非存在下で加熱撹拌することにより行うことができる。…
【００２５】反応後，得られた反応混合物は，…通常，洗浄，濃縮，希釈，活性炭処理等の後処理を施した後に，５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンを析出させる。…上記の後処理を施された反応混合物から９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンを析出させる操作は，必要により溶媒と混合された反応混合物を５０℃以上，溶媒の沸点以下（好ましくは７０～１１０℃）とし，これを５０℃未満に冷却することにより実施される。…


【００２６】冷却終点の温度は，５０℃未満であれば特に限定されず，通常－２０～４９℃，好ましくは０～４０℃，より好ましくは１０～３０℃である。冷却速度も特に限定されず，通常，毎分０．０１～２℃，好ましくは，毎分０．１～０．５℃である。冷却途中で，反応混合物に９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶を種晶として添加してもよい。かかる結晶は，通常，多形体Ａである。
【００２７】析出した結晶は濾過等により回収される。得られた結晶は，上記の反応に用いた溶媒等を用いて洗浄されてもよいし，乾燥されてもよい。かくして得られる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物は，通常，多形体Ａであり，その純度は，通常８５％以上である。次に説明する結晶化により，実質的に単一な多形体Ｂを得る目的において，その純度は８５％以上であることが好ましく，９０％以上であることがより好ましく，９５％以上であることがさらに好ましい。本発明において「実質的に単一な」とは，単一または，多形体Ａまたは多形体Ｂのいずれかが他の結晶形の１０重量％以下，好ましくは５重量％以下で含まれる事を意味する。ここで記載した多形体Ａまたは多形体Ｂ以外の結晶多形体が存在する場合においては，上記で示した割合をそれら他の結晶多形体のいずれにおいても参考とする。
【００２８】本発明における多形体Ａは，下記（ａ）～（ｃ）の少なくとも１つの特徴を有する。
（ａ）示差走査熱分析による融解吸熱最大が１００～１３０℃，好ましくは１１４～１２３℃，より好ましくは１１６～１２０℃である。（ｂ）Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが７．９°，１１．６°，１２．７°，１４．２°，１７．４°，１８．７°および２１．８°に特徴的なピークを有する。
（ｃ）嵩密度が０．２～０．４ｇ／ｃｍ３である。
【００２９】次に，上記９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させて９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの多形体Ｂを製造する方法について説明する。
【００３０】芳香族炭化水素溶媒としては，例えばトルエン，キシレン，メシチレン等が，ケトン溶媒としては，例えばアセトン，メチルエチルケトン，メチルイソブチルケトン，シクロヘキサノン等が，エステル溶媒としては，例えば酢酸エチル，酢酸ブチル等が，それぞれ挙げられる。好ましくはトルエン，キシレン，アセトン，酢酸エチルであり，より好ましくはトルエン，キシレンであり，さらに好ましくはトルエンである。これらの溶媒は２種以上の混合物として用いる事ができる。溶媒の使用量は，５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンが析出する範囲であれば，特に限定されるものではないが，通常９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンに対して０．５重量倍～２０重量倍，好ましくは１重量倍～１０重量倍，更に好ましくは１．５重量倍～７重量倍である。溶媒量が多いと経済性，生産性が悪くなるばかりでなく実質的な単一の結晶形を得る事ができない場合がある。また溶媒量が少ないと充分な精製効果が得られず不純物が多くなるばかりでなく実質的な単一の結晶形を得る事ができない場合がある。
【００３１】本発明における結晶多形体の製造は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に５０℃より高い温度で溶解させた後に，得られた混合物を冷却して，５０℃以上，溶媒の沸点未満（好ましくは６０～１００℃，より好ましくは７０～９０℃）の温度範囲で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶の析出を開始させることにより実施される。溶解時の温度は特に限定されるものではないが，通常，５５℃以上，使用する溶媒の沸点以下，好ましくは６０～１５０℃，更に好ましくは７０～１１０℃である。この温度が低いと実質的な単一の結晶形を得る事ができない場合がある。５０℃以上で結晶の析出を開始させた後は，混合物をさらに冷却してもよい。冷却終点の温度は特に限定されるものではないが，通常－２０～５０℃，好ましくは０～４０℃，更に好ましくは１０～３０℃である。この温度が低いと純度が低下する傾向にあり，この温度が高いと溶媒へのロス量が多くなり経済性，生産性が悪くなる。冷却速度は特に限定されるものではないが，通常，毎分０．０１～２℃，好ましくは，毎分０．１～０．５℃である。冷却途中で，混合物中に９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶を種晶として添加することが好ましい。結晶種を添加する場合は，多形体Ｂの結晶種を準安定域幅，例えば，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの飽和溶解点の温度より１～１０℃，好ましくは１～３℃低い温度で加えることが好ましい。添加される結晶種の量は，用いた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物に対して０．０１～１０重量％，好ましくは０．１～１重量％，更に好ましくは０．３～０．７重量％である。
【００３２】析出した結晶は濾過等により回収される。得られた結晶は，用いた溶媒等を用いて洗浄されてもよいし，乾燥されてもよい。かくして得られる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶は，通常，多形体Ｂであり，その純度は，通常９５％以上である。【００３３】本発明における多形体Ｂは，下記（ｄ）～（ｆ）の少なくとも１つの特徴を有する。


（ｄ）示差走査熱分析による融解吸熱最大が１５０～１８０℃，好ましくは１６０～１６６℃，より好ましくは１６３～１６５℃，特に１６４℃である。（ｅ）Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°および２４．１°に特徴的なピークを有する。（ｆ）嵩密度が０．５以上，好ましくは０．６～０．８ｇ／ｃｍ３である。
【実施例１】
【００３５】粗精製物の製造
撹拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反応器に，トルエン４００ｇおよびリンタングステン酸３．２５ｇを仕込み，トルエン還流下，共沸脱水した。そこに，フルオレノン１２９．６ｇ（０．７１２モル），２－フェノキシエタノール９９４．９ｇ（７．２０モル）およびトルエン１１８．７ｇを加え，トルエン還流下，反応により生成する水を系外に除去しながら２１時間撹拌した。得られた反応混合物にトルエン１５６０ｇを加え，得られた混合物を７０℃に調整し，水５２０ｇで４回洗浄した。得られた有機層を減圧濃縮することにより，トルエンおよび過剰の２－フェノキシエタノールを除去した。得られた混合物にトルエン１８００ｇを加え，８０℃で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンを溶解させた後，得られた溶液を活性炭で脱色処理した。得られた溶液を徐々に冷却したところ，４２℃で結晶が析出し始め，そのまま３０℃まで冷却した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物の白色結晶２８０ｇ（収率８８．８％，純度９１．８％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１０５℃，嵩密度は０．２４ｇ／ｃｍ３であった。
【実施例２】
【００３６】多形体Ｂの製造
実施例１で得られた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物８０ｇとトルエン６４０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し，同温度で１時間撹拌して均一な溶液とした。この溶液を８０℃まで冷却し，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種として添加し，同温度で２時間撹拌して結晶を析出させた。この液を毎分０．２℃の冷却速度で２０℃まで冷却し，同温度で１時間撹拌することにより，さらに結晶を析出させた。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶７３．０ｇ（収率９１．３％，純度９９．２％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６４．０℃，嵩密度は０．７５ｇ／ｃｍ３であった。
【実施例３】
【００３７】粗精製物の製造
撹拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反応器に，フルオレノン８６．４ｇ（０．４８モル），フェノキシエタノール３９７．９ｇ（２．８８モル），トルエン３５０ｇおよび…リンタングステン酸…４．３ｇを加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら１２時間撹拌した。得られた反応液…にトルエン３００ｇを加え，水１００ｇを用いて８０℃で水洗をおこなった。得られた有機層を徐々に冷却したところ，１２℃で結晶が析出し始め，そのまま１０℃まで冷却し１２時間撹拌した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物の白色結晶１５８．０ｇ（収率７５．１％，ＬＣ純度９９．０％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１０９℃，嵩密度は０．２４ｇ／ｃｍ３であった。
【実施例４】
【００３８】粗精製物の製造
撹拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反応器に，フルオレノン８６．４ｇ（０．４８モル），フェノキシエタノール６６３．２ｇ（４．８０モル），トルエン３５０ｇおよび…ケイタングステン酸…４．３ｇを加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら８時間撹拌した。得られた反応液…にトルエン３００ｇを加え，水１００ｇを用いて８０℃で水洗をおこなった。得られた有機層を減圧濃縮してトルエンおよび過剰のフェノキシエタノールを除去した。得られた混合物にトルエン６００ｇを加え，８０℃で約１時間加熱撹拌して均一溶液とした後，徐々に冷却したところ，３８℃で結晶が析出し始め，そのまま室温まで冷却した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物の白色結晶１６２．１ｇ（収率９２．０％，ＬＣ純度９６．２％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１０４℃，嵩密度は０．２３ｇ／ｃｍ３であった。
【実施例５】
【００３９】多形体Ｂの製造
実施例４で得た９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物８０ｇとトルエン６４０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し，同温度で１時間撹拌して均一な溶液とした。この溶液を徐々に冷却したところ，６５℃で結晶が析出し始め，そのまま３０℃まで冷却し，同温度で１時間保温撹拌した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶７０．４ｇ（収率８８．０％，純度９８．２％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３．５℃，嵩密度は０．７０ｇ／ｃｍ３であった。
【実施例６】


【００４０】多形体Ｂの製造
実施例３で得た９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物６０ｇとキシレン３００ｇの懸濁液を１００℃に加熱し，同温度で１時間撹拌して均一な溶液とした。この液を徐々に冷却したところ，７０℃で結晶が析出し始め，そのまま１０℃まで冷却し，同温で１時間保温撹拌した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶５３．９ｇ（収率８９．９％，純度９９．５％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３．３℃，嵩密度は０．７５ｇ／ｃｍ３であった。
【００４１】（比較例１）
多形体Ａの製造
実施例４に準じた方法により得られた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物１２０ｇとメタノール６００ｇの懸濁液を６０℃で１時間撹拌した。この間液は懸濁状態のままであった。この懸濁液を１０℃まで冷却し，ろ過した後，得られた結晶を減圧乾燥することにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶１０７．０ｇ（収率８９．２％，純度９８．７％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１１８．８℃，嵩密度は０．２６ｇ／ｃｍ３であった。
【実施例７】
【００４２】多形体Ｂの製造
比較例１で調製された９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（多形体Ａ）８０ｇとトルエン４００ｇの懸濁液を９５℃に加熱して均一な溶液とし，この溶液を８０℃まで冷却し，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種として添加し，同温度で１時間撹拌して結晶を析出させた。この液を１０℃まで徐冷し，同温度で１時間保温撹拌することにより，さらに結晶を析出させた。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶７３．０ｇ（収率９１．２％，純度９９．７％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６４．０℃，嵩密度は０．７８ｇ／ｃｍ３であった。…
【実施例８】
【００４３】多形体Ｂの製造
実施例５で調製された９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶（多形体Ｂ）５０ｇとトルエン２５０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し，同温度で１時間撹拌して均一な溶液とした。この溶液を徐々に冷却したところ，７２℃で結晶が析出し始め，そのまま１０℃まで冷却し，同温度で１時間保温撹拌した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶４５．５ｇ（収率９０．８％，純度９８．９％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３．７℃，嵩密度は０．７７ｇ／ｃｍ３であった。…
【００４４】（試験例１）結晶多形体の示差走査熱量測定（ＤＳＣ）９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体１０ｍｇおよび別に酸化アルミニウム１０ｍｇをそれぞれアルミパンに精密に秤取し，示差走査熱量計…を用い，酸化アルミニウムを対象として下記条件で測定した。比較例１で得られた多形体Ａおよび実施例２で得られた多形体Ｂに対する結果を，それぞれ図１よび図２に示す。
操作条件
試薬    ：酸化アルミニウム
昇温速度：１０℃／ｍｉｎ
測定範囲：４０－２６０℃
雰囲気：開放，窒素４０ｍｌ／ｍｉｎ
【００４５】（試験例２）結晶多形体の粉末Ｘ線回折
１５０ｍｇをガラス試験板の試料充填部に充填し，粉末Ｘ線回折装置…を用いて下記の条件で測定した。比較例１で得られた多形体Ａおよび実施例２で得られた多形体Ｂに対する結果を，それぞれ図３および図４ならびに表１および表２に示す。
Ｘ線源      ：ＣｕＫα
出力        ：１．８ｋＷ（４５ｋＶ－４０ｍＡ）
測定範囲    ：２θ＝５°～６０°
スキャン速度：２θ＝１．２°／ｍｉｎ
スリット    ：ＤＳ＝１°，マスク＝１５ｍｍ，ＲＳ＝可変（０．１ｍｍ～）
【００４７】【表１】
【００４８】【表２】
【図面の簡単な説明】
【００４６】【図１】図１は比較例１で得られた結晶（多形体Ａ）の示差走査熱量測定（ＤＳＣ）曲線を示す図である。
【図２】図２は実施例２で得られた結晶（多形体Ｂ）の示差走査熱量測定（ＤＳＣ）曲線を示す図である。
【図３】図３は比較例１で得られた結晶（多形体Ａ）の粉末Ｘ線回折パターンを示す図である。
【図４】図４は実施例２で得られた結晶（多形体Ｂ）の粉末Ｘ線回折パターンを示す図である。
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
(3)本件発明の課題
本件明細書に記載された発明は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン，すなわち，ＢＰＥＦの新規結晶多形体，及びその製造方法に関するものである（【０００１】）。


本件明細書によれば，本件優先日当時，ＢＰＥＦの製造方法は既に知られており，ＢＰＥＦが，耐熱性，透明性に優れ，高屈折率を備えたポリマーを製造するための原料として有望であり，光学レンズ，フィルム，プラスチック光ファイバー，光ディスク基盤，耐熱性樹脂やエンジニヤリングプラスチックなどの素材原料として期待されていた。そして，上記用途において熱的，光学的に優れたポリマーをより安定して製造するためには，ＢＰＥＦにおいて，一定の品質を維持できる特定の結晶形を作り分けることが必要であるところ，異なる結晶多形体の存在や，それぞれの結晶多形体の製造方法の情報はなかった（【０００２】～【０００４】）。そこで，本件発明は，一定の品質を維持し，ポリマー原料として優れたＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供し，その結晶多形体の製造方法を提供することを目的として（【０００８】），ＢＰＥＦに，従来から知られている融解吸熱最大が示差走査熱分析で１００～１３０℃である結晶多形体（多形体Ａ）のほかに，融解吸熱最大が示差走査熱分析で１５０℃～１８０℃である新規な結晶多形体（多形体Ｂ）が存在することを見い出し，また，多形体Ｂを選択的に得る製造方法を見い出したものである（【０００９】）。
そうすると，本件発明の課題は，多形体Ｂを提供すること，及び多形体Ｂを選択的に得る製造方法を提供することであるといえる。
(4)結晶多形体に関する本件出願時の技術常識について（パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願についての，特許法３６条の適用に当たっては，その特許出願の出願日を基準として判断される。）
ア甲５，甲１２４及び乙１の２（いずれも，「結晶多形の最新技術と応用展開－多形現象の基礎からデータベース情報まで－」平成１７年８月３１日）には，次の記載がある。
「化合物の分子構造から結晶構造を含めた結晶多形を予測する試みはいくつかなされているものの…予測が困難であることから，存在し得る結晶多形を見出すためには，できるだけ多くの条件で網羅的に結晶化を試みるというスクリーニング法に頼らざるを得ないというのが現状である。」（甲１２４の１０６頁１～６行）「報告された結晶多形スクリーニング法に採用されている結晶化方法は，溶液状態…からの結晶化法がほとんどであり，冷却法，蒸発法，貧溶媒法（沈殿法），スラリーコンバージョン法等が行われている。…それぞれの結晶化方法は，過飽和を生成するメカニズムが異なる。また，結晶核生成及び結晶成長に影響を与える因子である結晶化条件も方法ごとに異なる。結晶多形スクリーニングでは，これらを組み合わせて多数の条件で結晶化を行うことにより，結晶多形をスクリーニングする。表１に結晶多形スクリーニング法で採用されている主な結晶化方法と結晶化条件をまとめた。
冷却法は，冷却により，…過飽和を生成する。」（乙１の２の１０７頁２～１６行）「結晶多形スクリーニングで用いられる主な結晶化方法と結晶化条件」として，「冷却法」では，「結晶化溶媒の種類，溶質濃度，最高温度（溶解温度），冷却速度，結晶化温度，結晶化期間（保存期間）」が記載されている。（乙１の２の１０７頁表１）
「３結晶多形の溶媒媒介転移に及ぼす溶媒組成，晶析温度，不純物，撹拌速度
の影響
多形の析出は，溶媒とその組成，晶析温度，過飽和度，不純物の存在と濃度，撹拌速度，ｐＨなど，晶析パラメータ全般に支配されている。中でも，溶媒の種類と混合溶媒組成は，多形に大きく影響し，慎重な選択が必要である。溶媒の種類や混合組成を変えると新しく多形が「発見される」ということは珍しくない。」（甲５の１５４頁１２～１７行）
イ甲１４及び甲１５８（いずれも，「分かり易い晶析操作」平成１５年１２月１日）には，次の記載がある。
「晶析により得られる結晶粒子は，あるときは医薬品の原料であり，機能性化学薬品あるいは通常の化学製品，食品でもある。晶析の目的が分離・精製であれ，結晶粒子の製造であれ，常に注意しなくてはならないのは，ろ過特性，粉体流動性，嵩密度などの粉体特定，結晶純度などである。これらの特性を適切に維持するためには，結晶の粒度分布の制御および結晶形状の制御が必要不可欠である。また，医薬品原料の場合は結晶の内部構造に関わる多形の制御なども必要となる。」（甲１４の１頁１１～１７行）
「晶析の目的はまず第一に，物質の分離・精製である。…晶析では原理的に一段の操作で純度１００％の製品が得られる。…ところで，結晶そのものの純度が１００％となったとしても，製品結晶には付着母液あるいは結晶内に取り込まれた液胞…のため必ずしも純度１００％とはならない。…液胞による純度低下は，無機結晶の場合にも見られるが，有機物の場合は特に著しい。従って，有機物の精製晶析では，晶析の後に発汗，再結晶などの精製工程が不可欠である。」（甲１４の１頁２２行～２頁１０行）
「晶析のもう一つの目的は，結晶性粒子の製造である。この場合，得られる結晶そのものが製品である。製品特性として，結晶純度はもちろん，結晶粒度分布，結晶形状が重要となる。粉体粒子製造法としてはブレークダウン…法としての粉砕法が，その場合は粉砕の対象となる固体原料の存在が前提となるのに対して，晶析法はそのような前提は不要で，分子原子レベルから固体粒子を製造する方法である。ビルドアップ…法といわれる．化学製品から医薬品まで広い範囲にわたり，晶析により結晶性粉体粒子が製造されている。製造法を工夫することにより，製品にさまざまな機能・特性を付与することも可能である。そのため，医薬品，ファインケミカルズの製法として，重要な位置を占めている。」（甲１４の２頁１２行～２頁２１行）
「多形は，医薬品の活性などのような機能に関わる。また，多形は結晶内部の構造の問題ではあるが，結晶の形状にも影響を与える。そのため，多形により結晶粒子群の粉体特性がかわることがある。機能及び粉体特性の点から，多形の制御は工業的に重要である。しかし，制御は難しい。溶媒を変えたり，冷却速度を変化させるなどして目的の多形を析出させているが，多分に経験的といわざるを得ない。」（甲１５８の８頁４～９行）