(ｵ)ａ原告は，審決が，甲１７の記載は，第一級のアルキル化剤のうち，立体障害のないものに限ってウィリアムソン反応が進行するという趣旨ではないのに，これを前提に，立体障害がある甲１発明の出発物質と甲２の試薬との間で反応が必ず進行すると当業者が理解するとはいえないと判断したのは，誤りである旨主張する。しかしながら，前記認定事実（第２，４(1)ウ(ｱ)，(ｴ)ａ(b)④）及び弁論の全趣旨によれば，審決には，「実際，有機化学の教科書である甲第１７号証には，ウィリアムソン合成反応によるエーテル合成は，立体障害のない第一級のアルキル化剤との反応に限られることが記載されている（中略）ことからすれば，立体障害があるステロイド－２０－アルコールと１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの間で反応が必ず進行すると当業者が理解するとはいえない。」との記載があるところ，甲１７には，「アルコキシドは強塩基なので，これらをエーテル合成に用いることができるのは立体障害のないアルキル化剤との反応に限られており，その他の場合にはかなりのＥ２反応生成物が生じる。」との記載があり，第一級のアルキル化剤に立体障害があるものとないものがある旨の記載はない。以上によれば，審決が，第一級のアルキル化剤のうち，立体障害のないものに限ってウィリアムソン反応が進行することを前提に判断していると解することはできないから，原告の前記主張は，審決を正解しないものであって，採用できない。ｂまた，原告は，審決が，仮に，立体障害のない第一級のアルキル化との反応に限られることの根拠として甲１７を引用しているとしても，本件優先日前に，本件側鎖導入試薬を用いた置換反応が知られており，また，当業者が立体障害による反応性への影響を考察する上で，五員環エーテルと三員環エーテルを一括りにすることはあり得ないから，当業者は，甲１発明の出発物質と甲２の試薬とのウィリアムソン反応が，立体障害により進行しないとは考えないと主張する。しかしながら，本件優先日前に，甲２の試薬を用いた置換反応が知られていたからといって，当業者が，甲１発明の出発物質と甲２の試薬とのウィリアムソン反応が進行することを，実験を行うまでもなく，予測できたといえないことは，前記(ｴ)ｂのとおりである。
前記(ｴ)ｂのとおり，２０位アルコールとのウィリアムソン反応が進行しなかった試薬は，いずれも反応点の炭素から２つ目の炭素に１つ又は２つの酸素原子が直接つながった五員環エーテル構造を有しているのに対し，反応した試薬中にも，五員環エーテル構造を有するものがある。反応した試薬中の五員環エーテル構造を有するものは，反応点の炭素原子から，３つ目及び４つ目の炭素原子にいずれも２つの酸素原子が直接つながった五員環エーテル構造を有している点で，反応しなかった試薬と，相違する。そして，反応が進行した試薬には，甲２の試薬のように，反応点の炭素原子の隣の炭素原子に酸素が直接１つ以上つながった構造を有するものはなく，酸素原子を含むものであっても，反応点の炭素の隣や，２つ目の炭素原子に酸素原子が直接結合した構造を有するものはない。
直鎖アルキルと一体的に存在する三員環エーテル（エポキシ基）の嵩高さは，確かに，一見して，五員環エーテルよりも小さいが，反応点の炭素の隣や，２つ目の炭素原子に酸素原子が直接接続した直鎖アルキルと一体的に存在する三員環エーテル構造を有する試薬と，２０位アルコールとの反応性の実験結果を認めるに足りる証拠がない以上，反応点の炭素の隣又は２つ目の炭素原子に酸素原子が接続した構造を有するか否かが，２０位アルコールと反応する要因となっている可能性は否定できず，甲２の試薬が五員環構造を有しないというだけで，甲６及び３０の試薬と比べ，立体障害が問題にならないくらい小さいとする具体的な根拠があるとはいえない。
ｃしたがって，原告の甲１７の記載についての主張は，採用できない。(ｶ)また，前記(ｴ)のとおりであって，原告のその他の証拠についての主張は，採用できない。
ウ構成の容易想到性について
前記(1)イのとおり，甲１発明は，ＯＣＴを製造する方法における工程の第一工程であり，前記イ(ｲ)ａのとおり，甲１発明を第一工程とするＯＣＴの製造方法には，効率的な反応経路を探索するという課題があったところ，ＯＣＴの製造方法の工程における中間物質としてどのような化合物を選択するかと，当該化合物を得る反応として，どのような化合物を反応させるかは，当該化合物を得るための反応が想到できなければ，当該化合物を経てＯＣＴを製造すること自体を断念せざるを得ないという意味で関連している。したがって，何段階もの工程を含む一連の工程の一部の反応に係る発明の容易想到性を判断するに当たっては，その中間物質の選択の容易想到性と当該中間物質を得るための反応の容易想到性を，これらの工程を含む一連の工程全体を設計するという見地から，検討すべきであり，当業者が，エポキシ基の開環という基本的知識を有しており，ＯＣＴの前駆物質として，エポキシ基を有する中間物質を想到し得たとしても，エポキシ基を開環させる工程とエポキシ基を有する中間物質を合成する工程を全く無関係なものとして，各別にその容易想到性を検討することは相当でない。


平成２４年９月２６日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０３５１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年９月１２日
判決
原告         エルジーエレクトロニクス    インコ
ーポレイティド
訴訟代   理人弁   護士         上谷    清
仁田陸   郎
萩尾保   繁
山口健   司
葉健   司
石   神   恒太郎
関口尚   久
弁理士          島田哲   郎
三橋真   二
河合    章
前島一   夫
被告         特許庁   長官
指定代   理人         石川好   文
亀田貴   志
竹之内     秀   明
田村正   明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が不服２０１０－１４７２７号事件について平成２３年６月２１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件訴訟は，特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は補正要件違反，補正発明のサポート要件違反である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１６年３月２６日，優先日を平成１５年（２００３年）３月２８日，優先権主張国を韓国として，名称を「冷蔵庫」とする発明につき特許出願（国際出願）したが（特願２００６－５０７７７３号），平成２２年２月２４日に拒絶査定を受けたので，同年７月２日，特許庁に対し不服審判請求をするとともに（不服２０１０－１４７２７号），特許請求の範囲の記載の一部を改める手続補正をした（本件補正）。
特許庁は，平成２３年６月２１日，本件補正を却下する決定とともに「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年７月５日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願発明は，冷蔵庫に関する発明で，本件補正の前後の請求項１の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項１（補正発明，下線を付した部分が補正された部分）】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ，下部に冷凍室が設けられてい
る冷蔵庫において，
前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，前記冷蔵室を選択的に開閉する一
対の冷蔵室扉と，
前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し，前記いずれか１つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり，前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室と，前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，かつ前記製氷室の下側に設けられ，前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペン
サと，
前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口部が前記製氷室と連通し，出口部
が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み，
前記製氷室は，
氷を作るための製氷機と，
前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と，
前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含む冷蔵庫。」
【本件補正前の請求項１（平成２１年９月４日付け手続補正書記載のもの）】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ，下部に冷凍室が設けられてい
る冷蔵庫において，
前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，前記冷蔵室を選択的に開閉する一
対の冷蔵室扉と，
前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し，前記いずれか１つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と，前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，前記製氷室と連通して前記製氷室内部
の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと，
前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口部が前記製氷室と連通し，出口部
が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み，
前記製氷室は，
氷を作るための製氷機と，
前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と，
前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含むことを特徴とする冷蔵庫。」
３審決の理由の要点
(1)補正要件違反について（４，５頁）
「出願当初明細書等の内容は，製氷室と，冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵室扉との関連構成につき，ア）製氷室は冷蔵室内部に設けること，イ）該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫用扉との間に，供給管などの連結部材の存在は排除していないものの，製氷室自体を冷蔵室扉に取付けることの開示も示唆もないこと，ウ）『扉の一側に製氷室を備える』との事項は，発明の詳細な説明・・・を参酌しても，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とし，扉の冷蔵室側に配置した構成を意味するものと解釈することが自然である。してみると，原告が，・・・『製氷室が扉の後面に取り付けられる』との事項が，本願の当初明細書の記載と技術常識から自明な事項であるとした主張は，採用できない。そして，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』を付加する補正を行うことにより，『冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に，製氷室を取付ける』という新たな技術的事項が導入されるものといえる。
そうすると，本件補正により付加された，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』との発明特定事項は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものとはいえない。」


「以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきである。」(2)補正発明の独立特許要件（サポート要件）充足の有無について（５，６頁）「本件補正は，新規事項を追加するものであり，却下すべきものであるが，仮にそうでないとした場合であって，本件補正が，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正であるとした場合，本件補正後の請求項１に係る発明が独立して特許を受けることができるものであるか検討する。１）・・・補正発明は，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』との発明特定事項を含むものである。
２）ところが，発明の詳細な説明においては，製氷室と，冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵室扉との関連構成につき，ア）製氷室は冷蔵室内部に設けること，イ）該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫用扉との間に，供給管などの連結部材の存在は排除していないものの，製氷室自体を冷蔵室扉に取付けることの記載も示唆もない。３）そうすると，補正発明は，発明の詳細な説明に記載されたものを超えるものであり，特許法３６条６項１号に違反するものである。
４）したがって，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである。」
(3)本件補正前の請求項１の発明の進歩性の有無について（６～１０頁）本件補正前の請求項１記載の発明は，引用例（特開２０００－９３７２号公報（甲５））記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。（ちなみに，原告は本件訴訟で，本件補正前の発明の進歩性の有無の判断の誤りを取消事由としていないので，容易想到性判断の前提とされた一致点，相違点の適示は省略する。）
第３原告主張の審決取消事由
１補正要件違反の判断の誤り（取消事由１）
補正した事項が願書に最初に添付した明細書の範囲内か否かは，当業者において，技術常識を踏まえて合理的な解釈を行い，明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものか否かによって決されるものである。
しかるに，願書に最初に添付された当初明細書の段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は，前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の扉によって開閉される。」との記載が，また段落【００２０】には，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるから，特許請求の範囲にいう「冷蔵庫」には，回転可能に支持される一対の扉の一側に，製氷室が取り付けられることが記載されている。ここで，「一側」とは，一つの側を意味し，「扉の一側」も扉の面の一つ，すなわち扉の前面又は後面のいずれかを指すことが明らかである。冷蔵庫の外側に当たる扉の前面に製氷室を取り付けるとすれば，扉の前面にそのためのスペースが必要となって冷蔵庫が大きくなるし，製氷室の温度制御が困難となって製氷機能を維持できなくなるおそれもあるから，かかる設計は当業者にとっておよそ考え難い。そうすると，前記「扉の一側」は，当業者の技術常識に照らせば，冷蔵庫の内側である扉の後面を意味するものと解すべきであり，したがって，当初明細書には，回転可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設ける技術的事項が開示されている。
なお，当初明細書の給水タンクに関する記載（段落【００２６】，【００３１】，【００５６】，【００６０】，【００７４】，【００８２】）にも照らせば，製氷室を冷蔵室の内部に設けるとの記載が，扉自体に製氷室を取り付ける構成を把握する障害とならないことは明らかである。すなわち，上記段落では，給水タンクが「扉の一側に設けられる」ことが「冷蔵室扉の裏面」にこれを設けることを意味することが示されているからである。
以上のとおり，本件補正は，当初明細書（図面を含む）のすべての記載を総合して導かれる技術的事項の関係において，新たな技術的事項を導入するものではないから，本件補正が「冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に，製氷室を取り付ける」との新たな技術的事項を導入するもので補正要件を満たさないとした審決の判断は誤りである。
２サポート要件違反の判断の誤り（取消事由２）
当初明細書の段落【０００８】，【０００９】，【００１１】ないし【００１４】，【００１９】，【００２０】には，回転可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設ける技術的事項が開示されており，本件補正後の明細書でも同様である。したがって，特許請求の範囲に記載された補正発明は，明細書の発明の詳細な説明により技術的課題を解決できると当業者において認識できる範囲内のものであるから，これに反する審決の判断は誤りである。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１に対し
願書に添付された請求項１の特許請求の範囲の記載，当初明細書の段落【００１５】，【００１９】，【００２５】，【００２８】，【００３３】及び図面に開示されているものは，製氷室が冷蔵庫の中に設けられる構成のみであるし，発明の作用効果に係る段落【００７６】ないし【００８２】においても，冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみである。
また，当初明細書の背景技術に係る記載部分では，製氷室を設ける個所を冷凍室の内部から冷蔵室の内部に変更したことが発明の主要な創意工夫点であるとされており，特許請求の範囲の記載にも，当該発明に関する発明の詳細な説明の部分や図面にも，製氷室を冷蔵室の内部以外の個所に設ける旨の記載は存しない。そして，当初明細書の段落【００１５】，【００１９】の記載を踏まえれば，段落【００２０】の「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載も，扉の一面に製氷室を設けることを意味せず，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とするものにすぎない。
したがって，当初明細書等からは，製氷室は，冷蔵室の内部に設けられるものとしか把握できない。


平成２６年２月２６日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１００４８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年２月１９日
判                決
原            告      ハイネケンサプライ    チェ
ーンベー．フェー．
訴訟代理人弁理士      西      教      圭一    郎被            告      特許庁   長官指定代   理人       新      海              岳
槙      原              進
窪      田      治      彦
堀      内      仁      子
主                文
特許庁が不服２０１１－２４５３８号事件について平成２４年１０月１１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は，①進歩性の有無及び②審判における手続違背の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１１年３月１６日，名称を「加圧下に液体を小出しする装置」とする発明につき特許出願（特願２０００－５３６６５０号，パリ条約による優先権主張１９９８年３月１６日，オランダ国，甲６）をしたが，平成２１年１月２２日付けで拒絶理由が通知され（甲７），同年７月２７日付けで手続補正をしたが（甲９），同年１２月１４日付けで拒絶理由が通知され（甲１０），平成２２年３月２３日付けで手続補正をしたが（甲１２），同年４月１２日付けで拒絶理由が通知され（甲１３），同年１０月２０日付けで手続補正をしたが（甲１５），同年１１月１０日付けで拒絶理由が通知され（甲１６），平成２３年３月１６日付けで手続補正をしたが（甲１８），同年７月８日付けで拒絶査定を受けたので（甲１９），同年１１月１４日付けでこれに対する不服の審判（不服２０１１－２４５３８号）を請求するとともに（甲２０），同日付けで手続補正をした（本件補正，甲２１）。特許庁は，平成２４年１０月１１日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」（出訴期間９０日附加）との審決（審決上の請求人の名称は，ハイネケンテクニカル    サービシーズビー    ブイ）をし，その謄本は，同月２３日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明（平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）の特許請求の範囲の請求項１，補正前発明）は，以下のとおりである。
「【請求項１】
第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）を有する容器を含み，
第１室（４，１０４，２０４，３０４）は小出しされるべき炭酸飲料（３）を受
容し，
第２室（１６，１１６，２１６，３１６）は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し，少なくとも使用中には，第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）との間に開孔（１９）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）から第１室（４，１０４，２１４，３１４）へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤（２０）が配置され，充填剤（２０）が少なくとも活性炭を含み，圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が，第１室（４，１０４，２０４，３０４）内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置（１，１０１，２０１，３０１）。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明（平成２３年１１月１４日付け手続補正書（甲２１）の特許請求の範囲の請求項１，補正発明）は，以下のとおりである。
「【請求項１】
第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）を有する容器を含み，
第１室（４，１０４，２０４，３０４）は小出しされるべき炭酸飲料（３）を受
容し，
第２室（１６，１１６，２１６，３１６）は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し，少なくとも使用中には，第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）との間に開孔（１９）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）から第１室（４，１０４，２１４，３１４）へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤（２０）が配置され，充填剤（２０）が少なくとも活性炭を含み，圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が，第１室（４，１０４，２０４，３０４）内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つよう
に設定されており，
炭酸飲料（３）はビールであり，小出し管（１３，２３４）が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする炭酸飲料の小出し装置（１，１０１，２０１，３０１）。」（下線は補正箇所を示す。）
３審決の理由の要点


審決は，「補正発明は，引用発明，周知技術及び常套手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」，「補正前発明も，相違点３についての検討が不要となるほかは，同様の理由により，引用発明及び上記周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した引用文献（特公昭４１－５５９０号公報）に記載された発明（引用発明），並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(1)引用発明
「小樽本体１内部と圧力室１０を有する小樽本体１を含み，小樽本体１内部は小出しされるべき生ビールを受容し，
圧力室１０は炭酸ガスを受容し，
少なくとも使用中には，小樽本体１内部と圧力室１０との間に開孔が設けられ，圧力室１０から小樽本体１内部へと流れる炭酸ガスの圧力を使用時に制御するための減圧弁１１，圧力調整室１２及び逆止弁１３が設けられ，減圧弁１１，圧力調整室１２及び逆止弁１３が，小樽本体１内部内に大気圧より
過剰の圧力を与え且つ保つように設定されており，
生ビールはビールである，生ビールの小出し装置。」
(2)補正発明と引用発明との一致点及び相違点
ア一致点
「第１室と第２室を有する容器を含み，
第１室は小出しされるべき炭酸飲料を受容し，
第２室は二酸化炭素を受容し，
少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ，第２室から第１室へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制
御手段が設けられ，
圧力制御手段が，第１室内に大気圧より過剰の圧力を与え且つ保つように設定さ
れており，
炭酸飲料はビールである，炭酸飲料の小出し装置。」
である点
イ相違点１
補正発明においては，第２室内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤が配置され，充填剤が少なくとも活性炭を含むのに対して，引用発明においては，そのような構成を有しているか不明な点。
ウ相違点２
補正発明においては，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え，かつ，保つように設定されているのに対して，引用発明においては，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より過剰の圧力を与え，かつ，保つように設定されているものの，どの程度過剰な圧力であるかが不明な点。
エ相違点３
補正発明においては，小出し管が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置するのに対して，引用発明においては，そのような構成であるか不明な点。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
(1)引用文献（甲１）に図示された逆止弁１３が，小樽本体１内に充填された生ビールの液体の中に位置している状態では，小樽本体１内の生ビールの消費に従って，生ビールの逆止弁１３に作用する圧力は，大きく減少するので，逆止弁１３に作用する圧力に対する圧力の割合が大きく変化し，ガスの圧力を設定される一定の値に常に保つことはできない。
生ビールが更に流出して消費されて，生ビールの液面が，逆止弁１３よりも低下した状態でも，逆止弁１３は，圧力調整室１２から小樽本体１内にガスを噴出させる働きをし，小樽本体１内のガスの圧力が大きく変動するので，小樽本体１内のガスの圧力を常に一定圧に保持させることは不可能である。圧力室１０内の高圧力のガスは，開いたままになっている減圧弁１１を経て，圧力調整室１２及び逆止弁１３の中の流路となっている空間から，小樽本体１内の生ビール収納空間へ流入する。減圧弁１１の圧力調整室１２の容積は，小樽本体１内の生ビール収納空間の容積に比べて，明らかに小さいので，減圧弁１１が開いたままになったこのような状態は，長時間続く。その結果，小樽本体１内の生ビール収納空間の圧力は，不所望に高くなる。減圧弁１１及び逆止弁１３が協働して行うこのような動作と，前述のような逆止弁１３の不安定な動作とは，いずれか一方だけが生じ，又は両者が時間的にずれて生じる。
温度変化による小樽本体１内の圧力の変動は，生ビール用樽の使用中にいつでも生じる。
以上のことから，引用文献に図示された構成は，引用文献の発明の詳細な説明に記載された目的，作用，効果を達成することができない。引用文献記載の事項及び引用発明は，小樽本体１内の圧力を設定した一定値に保つ構成を有さず，補正発明の圧力制御手段を有さない。
被告は，減圧弁が不所望に長時間にわたり開いたままになる状態を認めないが，この現象は逆止弁１３を使えば避けることができず，被告の反論は誤りである。したがって，動作不可能な構成を開示する引用文献は，進歩性欠如の根拠にされるべきではなく，この点で審決は違法である。
(2)引用文献の図面に示された構成は，補正発明の構成要件「充填剤」を含まない。
当業者の技術常識に基づけば，補正発明の充填剤を使うことなく，引用文献の図示された圧力室１０内に，必要な高圧力の炭酸ガスを圧入することは不可能である。この圧力室１０に関連する構成の観点から，引用文献に図示された構成の実現は，不可能である。
したがって，このような引用文献の実現不可能な構成の記載をもって公知事実であるとして，補正発明の進歩性を否定する根拠とすることはできない。
２取消事由２（一致点の認定の誤り）
引用文献の技術内容は，逆止弁１３の構造などに起因して，発明の詳細な説明のとおりに，樽内を常に一定圧に保持させることはできないから，引用文献の逆止弁１３には，補正発明において圧力制御手段が第１室内に二酸化炭素の圧力を与え，かつ，保つように制御することを可能にする「開孔」は，存在しない。審決が，引用文献記載の事項及び引用発明には，開孔が設けられる，と認定したこと，並びに補正発明と引用発明との両者は，「少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ」る点で一致する，と認定したことは誤りである。
３取消事由３（進歩性判断の誤り）


(1)審決は，補正発明の引用発明との相違点１，２及び３について，参照文献を組み合わせて補正発明の進歩性欠如を認定している。しかし，炭酸ガスにビールを流出するという課題を達成するために，引用発明では，その小樽本体１を卓上に直立して延ばす必要がなく，小樽本体１を，図に示されるように，そのまま横長にした姿勢のとおりですむのである。したがって，引用発明から補正発明に到達するという示唆等は，引用文献には存在しない。(2)参照文献１（特開昭５２－６１８１５号公報，甲２）及び２（仏国特許出願公開第２６９０１４２号明細書，甲３）は，スプレー容器に関するものであり，噴霧される液体はスプレー容器で霧化されなければならず，参照文献１及び２の当業者は，補正発明のビールの小出し装置の技術分野における当業者とは異なる。参照文献１では，スプレー容器２０内で検出された圧力に基づいてそのスプレー容器内で圧力を制御するダイヤフラムが設けられていない。参照文献２も，このことは，参照文献１と同様であり，これらの文献には，ビールに関する記載が存在せず，バルブ装置２４によって液体を霧化する技術のみが存在する。したがって，当業者は，参照文献１及び２から，生ビールに関する補正発明の小出し装置を動機付けされることはあり得ない。たとえ，当業者がこのような文献を知っていたとしても，エアロゾル弁の従来技術である参照文献１及び２は，補正発明におけるビールが抽出されるべき容器内の第１室の圧力を適切に保つための構成を何ら開示せず，また，示唆するものでもない。
(3)参照文献３（特開平８－２３０９８９号公報，甲４）は，卓上型ディスペンサであり，炭酸ガスボンベ１３と減圧弁１７とは生ビール樽Ｔの外部に設けられる。当業者は，この参照文献３からは，炭酸ガスボンベ１３と減圧弁１７とを生ビール樽Ｔ内に設ける動機付けを生じさせない。このような構成は，補正発明のビールの小出し装置を否定するものである。参照文献３は，高圧力の炭酸ガスボンベを備え，ユーザによって生ビール樽Ｔの外部から圧力を制御することができる構成を有するから，補正発明の生ビールの小出し装置とは，その全体の目的が異なる。したがって，参照文献３は，補正発明の進歩性欠如の根拠とはなり得ない。(4)参照文献４（特開昭６２－２７１８７３号公報，甲５）は，抽出装置であるが，容器２からのビールの流出経路に設けられた第２弁装置１４と，引用発明における小樽本体１からのビールの流出通路に設けられた取出用コック２とは，それらの作用，機能が異なる。したがって，参照文献４には，相違点３に係る補正発明の構成の開示も示唆もない。
また，参照文献４の第１流出装置は，その容器２内の炭酸ガスの圧力の観点からも，引用発明の生ビール用樽とは異なる。
引用発明に，このような参照文献４の第１抽出装置を組み合わせて補正発明を完成させようとしても，引用発明の生ビール用樽と，参照文献４の第１抽出装置とは，それらのビールを抽出するための動作原理，したがって，装置の作用，機能が異なるので，組み合わせることが不可能である。
しかも，両者がビールの小出し装置である近接した技術分野であるとしても，その差異を無視し得るようなものではなく，構成において，引用発明に参照文献４を組み合わせるのが容易であるというためには，それなりの動機付けを必要とするものである。
したがって，補正発明の相違点３の構成は，引用発明に参照文献４を組み合わせて容易に想到することができるとした審決の判断には，誤りがある。
４取消事由４（手続違背）
本件拒絶査定には，本願の平成２３年３月１６日付け補正後の請求項１～３３の内，請求項１９，２０，２７及び２８について審査官の判断が記載されておらず，拒絶理由が存在する旨の記載はなく，よって，原告（出願人）は，これらの請求項に拒絶の理由は存在しないことが通知されていると解せばよいと判断し，本件の審判請求手続において，独立請求項１に，請求項１９の構成を含めて，独立請求項１とし，請求項２２に，請求項２７の構成を含めて，これを独立請求項２０とする，本件補正を行った。
特許法１５９条２項は，特許法５０条を準用し，拒絶査定不服審判においては，査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えねばならないと規定する。拒絶査定において審査官の判断が記載されていなかった，平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）によって補正した請求項１９，２０，２７，２８の構成については，審査の段階で審査されたことはなく，拒絶理由が存在する旨の通知を受けたことはない。
それにもかかわらず，審尋における前置報告書においては，①平成２３年１１月１４日付け審判請求書（甲２０）と同時に提出した手続補正書（甲２１）における請求項１の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した請求項１９の発明と，②平成２３年１１月１４日付け手続補正書における請求項１８の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した，請求項１９に従属する請求項２０の発明と，③平成２３年１１月１４日付け手続補正書における請求項２０の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した請求項２７の発明と，④平成２３年１１月１４日付け手続補正書にける請求項２５の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した，請求項２７に従属する請求項２８の発明についても，進歩性なしとする審査官の判断が報告されており，拒絶査定において拒絶理由が通知されていなかった前記各発明について，初めて審査官の判断が示された。各発明について，審査官が初めて判断を示す場合には，前置審査において拒絶理由を通知し，出願人に反論の機会を与えるべきであるところ（特許法１６３条２項が準用する特許法５０条），かかる機会は一切付与されず審決に至った。審判に先立つ前置審査においても，審判段階においても，拒絶理由が指摘されることなく，意見書及び手続補正書の提出の機会が与えられることがないまま，拒絶審決となったのは，特許法１５９条２項で準用する特許法５０条の規定に反しており，その審理手続には瑕疵があり，審決は違法である。
以上のことから，審判請求と同時に提出した手続補正書（甲２１）によって補正した請求項１～２９を進歩性欠如によって補正却下したことは違法である。
第４被告の反論
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）に対して
(1)原告主張(1)に対して


引用文献の逆止弁１３は，単に小樽本体１１内から圧力調整室１２に向けて流体が逆流することを防ぐために小樽本体１１内と圧力調整室１２を連通させる流路に付加されたものであり，減圧弁１１による圧力を設定することに加えて更に圧力を調整するものなどではない。引用文献に接した当業者は，ごく常識的にそのように理解するものである。
逆止弁１３が小樽本体１内に充填された生ビールの液体の中に位置している状態では，液体の圧力も逆止弁１３を閉弁する方向に掛かるので，被告も小樽本体１内の圧力が設定圧力と異なる状態となることは起こり得ると考えるが，その程度は，極めて小さい。すなわち，圧力に関する常識からして，大気圧１バールとは，水の高さで考えれば，約１０ｍの水柱に相当するものであるから，例えば，１０ｃｍ，２０ｃｍの高さの液体により発生する圧力（静止圧）は，たかだか０．０１バール，０．０２バールの大きさのものにすぎない。
引用文献での小樽本体１内の圧力は，生ビールを外部に放出させるために大気圧よりも過剰になるように高められたものであり，その圧力の値は，基本的に減圧弁１１で設定されるものである。
したがって，逆止弁１３が小樽本体１内に充填された生ビールの液体の中に位置している状態になったとしても，小樽本体１内の圧力は，概ね減圧弁１１で設定される圧力とされていると理解するのが相当である。引用文献に接した当業者は，小樽本体１内部に生ビールが逆止弁１３の位置よりも高い位置まで液面が来るように生ビールを充填したとしても，およそ生ビールを外部に放出させる上で支障が出るなどと解するものではなく，引用文献の逆止弁１３と生ビールの液面との位置関係がどのようであっても，生ビールを外部に放出させるという本来の目的の達成には影響がないと理解するものである。
原告は，逆止弁１３の構造に照らして，小樽本体１内の圧力Ｐ１が，Ｐ１２からＰ１２／３の間で変動するなどと主張する。
しかし，原告の主張は，必ずしも明瞭でない引用文献の図面の記載に基づく単なる推測であるし，引用文献の図面において細部は明らかでないとしても，少なくとも弁座に関し，原告主張のような構造を呈していない。被告も，弁体及び弁座の具体的構成に応じて，弁体における小樽本体１側と調整室側１２とでは受圧面積に差が生じると考えるが，図示された構造を素直に解釈すると，原告が主張するほどの差はない。受圧面積の差に起因して小樽本体１内の圧力が変動し得るとしても，積極的にそうする理由はなく，引用文献に記載された所期の目的を理解した当業者であれば，小樽本体１内の圧力は概ね減圧弁１１で設定されていると理解するものである。
引用文献の逆止弁１３が，実際にチャタリングなどと称される不安定，不適切な動作を必ず引き起こすものとは考えられない。仮に逆止弁１３がチャタリングなどを起こしたとしても，弁体の動作が不安定になるだけであって，それにより逆止弁１３本来の機能，すなわち，小樽本体１１内から圧力調整室１２に向けて流体が逆流することを防ぐ機能が発揮できないということにはならず，逆止弁１３の存在をもって，小樽本体１内を設定圧力にできないといった技術的に不合理な事態が生じるとはいえない。
引用文献において，ビールが流出して樽内の圧力が減少すると，逆止弁１３が開弁してそれを介して圧力調整室１２内のガスが小樽本体１内の生ビール収納空間に流出し，圧力調整室１２内の圧力が設定圧力より下がった状態になり，その圧力状態に応じて減圧弁１１が自然に開くことになる。この逆止弁１３の動作も，減圧弁１１の動作も，自然な本来の動作を行うものと認識できるのであって，引用文献に接した当業者にとって，減圧弁１１が不所望に長い時間にわたって開いたままになるとは考えず，減圧弁１１は，圧力調整室１２内の圧力が設定圧力となれば自然と閉弁すると認識するものである。
引用文献において，小樽本体１の温度が上昇することがあれば小樽本体１内の圧力Ｐ１が上昇したままになることがあり得ることは認める。しかし，小樽本体１自体は，充填される液体が「生ビール」であることから，低い温度に保たれるのが普通であり，引用文献のものは，全体としては，小樽本体１内の圧力を設定した一定値に保つようにした構成を備えたものと評価すべきである。
(2)原告主張(2)に対して
引用文献のものも，補正発明と同様にビールを二酸化炭素ガスの圧力を利用して樽（容器）から出すようにしたものであって，当然，その圧力室１０内に必要な高圧力の炭酸ガスを圧入できるものと理解するのが相当である。原告の主張は，製品の設計図面のような精度をもたない特許出願に係る図面の記載に基づく単なる推論であって，圧力室１０内に必要な高圧力の炭酸ガスを圧入することが不可能であるとする技術的な説明たり得ない。そして，引用文献のものが，炭酸ガスの圧入の点で，補正発明と異なるものと理解すべき根拠はない。
したがって，引用文献においては，図示された構成が実現できないとする合理的な理由は存在せず，原告の主張は，失当である。
２取消事由２（一致点の認定の誤り）に対して
審決に記載したように，引用発明の「小樽本体１内部」，「圧力室１０」が，それぞれ，補正発明の「第１室」，「第２室」に相当し，引用発明の「小樽本体１内部」と「圧力室１０」の間，すなわち逆止弁１３が設けられている位置に「開孔」があると観念できる。
引用文献においては，「開孔」には逆止弁１３が配置されていることになるが，これは，小樽本体１内部から生ビールなどの不適切な逆流が生じることを防ぐためにわざわざ付加されたものとみるべきであって，小樽本体１内を設定圧力にするために圧力室１０から小樽本体１にガスを流すための流路という基本的な機能において，補正発明と本質的に異なるところはない。
また，補正発明の「開孔」の位置に関して，原告は，それが炭酸飲料の液体の中に位置しないものに限定されるかのように主張するが，補正発明は，平成２３年１１月１４日付けの手続補正書の請求項１に記載された事項で特定されるものであって，上記主張は，当該請求項１の記載による特定とは相容れない。そして，補正発明は，図１をもって示された具体例からも，ビールの液面が圧力制御手段よりも上側に位置する状態も十分あり得るのであって，特に開孔の位置が炭酸飲料の液体の中にある状態も排除されていないものというべきである。以上を踏まえると，引用文献のものも，補正発明と同様に，圧力制御手段が第１室内に二酸化炭素の圧力を与え，かつ，保つように制御することを可能にする「開孔」が存在するというべきであって，審決が補正発明と引用発明との一致点に「少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ」る点を含めたことに誤りはない。
３取消事由４（手続違背）に対して


(1)本件審査手続について
拒絶査定の備考には，拒絶の理由（甲１６）を通知したものの依然としてそれが解消していない請求項として，請求項１ないし１８，２１ないし２６，２９ないし３３をあげており，見掛け上，請求項１９，請求項２０，請求項２７，請求項２８が外れているが，これは，原告（出願人）の意見も踏まえ当該拒絶の理由を通知した時に存在していなかった請求項を外した，という趣旨と理解すべきである。
(2)本件補正要件の審理について
審判官合議体は，原告（請求人）の主張（甲２０）も踏まえ，本件補正（特許請求の範囲のみの補正に係るものである。）の目的は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，と判断した。すなわち，本件補正は，単純に拒絶査定の備考に明示されていた請求項を「削除」して，当該拒絶査定の備考に明示されていなかった請求項のみに補正するようなものではなく，拒絶査定時に進歩性がないと判断された請求項に係る発明すべてについて，請求項１９，２７の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり，それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから，審決では，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，と判断した。
行政手続法１条１項には，「行政運営における公正の確保と透明性」の向上を図ることが規定されているが，その６条には標準処理期間について規定され，７条に申請に対し速やかに応答することも規定されている。特許法の下でも，適正手続のみならず，審査や審判の迅速化が十分に確保することも求められているのであって，手続の適正さと審査，審判における処分の迅速化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものである。たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても，上記バランスの下では，それをもって当然に手続の適法性を失っているとはいえない場合があり，総合的な評価がなされるべきである。本件における上記のような事情に照らせば，本件の手続は適正である。
原告の主張は，審査官の拒絶査定が，厳密に拒絶の理由の通知で指摘されていた請求項が拒絶理由を有することへの言及にとどまっていたことを奇貨として，更なる意見の表明及び手続補正の提出の機会を求めるものと理解すべきである。しかも，本件補正とは，その実質が，常套手段と評するのが妥当な程度の技術的事項の限定をしたにとどまる。
回答書（甲２５）での主張は，更なる補正案に基づく主張，すなわち，都合６度目となる補正の機会があることを前提とした主張になっているが，そのような補正の機会が当然に与えられるというものではない。原告の回答書での主張に沿う，更なる補正の機会を与えなかったことは，原告の補正の機会を不当に奪うことには当たらない。
第５当裁判所の判断
１取消事由４（手続違背）について
(1)手続の経緯と内容について
ア平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書（甲１６）平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書の拒絶理由は，以下のとおりである。
［１］
この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。記      （引用文献等については引用文献等一覧参照）
・請求項１－３，１９，２０，２１，２７－３１
・引用文献等１－９
・備考
・・・・（省略）・・・・
・請求項４－６，７－１０，１１－１３，１４－１６，２２－２６
・引用文献等１－１０
・備考
・・・・（省略）・・・・
・請求項１７，１８
・引用文献等１－１１
・備考
・・・・（省略）・・・・
引用    文献    等一    覧
１.特公昭４１－５５９０号公報
２.特開昭５４－９４１１５号公報
３.特表平２－５００１０２号公報
４.特開昭５３－１３２８０５号公報
５.特開昭５２－６１８１５号公報
６.仏国特許出願公開第２６９０１４２号明細書
７.米国特許第５３６８２０７号明細書
８.米国特許第５０１１０４７号明細書
９.欧州特許出願公開第４４６９７３号明細書
１０.特開平８－２３０９８９号公報
１１.特開昭６２－２７１８７３号公報
［２］
この出願は，特許請求の範囲の記載が下記の点で，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
記請求項１の記載「…圧力制御手段は，圧力調整要素（２２）を含み，該圧力調整要素（２２）の位置は，閉空間（２５）における該要素の一方側に作用する制御圧力と，該要素（２２）の反対側に作用する第１室（４，１０４）の圧力とによって，開孔（１９）に対して規定されること…」について，「閉空間（２５）」がいかなる部材によって画定される「空間」であるのかが不明である。
請求項２１についても同様に，「閉空間（２５）」に係る構成が不明である。よって，請求項１－３１に係る発明は明確でない。
なお，請求項１及び２１の記載「第２室（６，１１６）」は「第２室（１６，１１６）」の誤記ではないか。
イ平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）平成２３年３月１６日付け手続補正書による補正は，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書（甲１６）に対してなされたもので，当該補正後の請求項１は，第２の２(1)記載のとおりであり，請求項１９は以下のとおりである。
【請求項１９】
炭酸飲料はビールであり，小出し管（１３，２３４）が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする請求項１記載の装置。
ウ平成２３年７月８日付けの拒絶査定（甲１９）
平成２３年７月８日付けの拒絶査定には，以下のとおり記載されている。この出願については，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１．によって，拒絶をすべきものです。
なお，意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
備考


引用文献１には，・・・・（省略）・・・・設計的事項である。したがって，請求項１に係る発明は，引用文献１ないし９に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。また，請求項２ないし１８，２１ないし２６，２９ないし３３に係る発明も，引用文献１ないし１１に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
エ平成２３年１１月１４日付け手続補正書（甲２１）平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は，審判請求書（甲２０）に記載されているように，平成２３年７月８日付けの拒絶査定（甲１９）の拒絶理由を解消するためにされたもので，本件補正後の請求項１は第２の２(2)記載のとおりである。
オ審決
審決は，本件補正について，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定した上で（平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第４項２号），前記第２の３記載のとおり独立特許要件違反であると判断して（同法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項。補正が特許請求の範囲の減縮（同条４項２号）を目的とするものでなければ，独立特許要件違反による補正却下はできない。），本件補正を却下するとともに（同法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項），補正前発明について，進歩性がないと判断して，拒絶審決をした。
(2)手続の適法性について
本件出願に係る平成２３年７月８日付けの拒絶査定は，上記(1)ウに記載のとおり，請求項１～１８，２１～２６，２９～３３に係る発明は特許を受けることができないとするもので，請求項１９に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は，上記(1)エに記載のとおり，上記拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので，本件補正後の請求項（新請求項）１は，原告が審判請求書で主張しているように，本件補正前の請求項（旧請求項）１を引用する形式で記載されていた旧請求項１９を，当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると，新請求項１は，旧請求項１を削除して，旧請求項１９を新請求項１にしたものであるから，旧請求項１の補正という観点からみれば，同請求項の削除を目的とした補正であり，特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから，前記のとおり，独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。
また，旧請求項１９の内容は，新請求項１と同一であるから，旧請求項１９の補正という観点から見ても，特許請求の範囲の限縮を目的とする補正ではない。したがって，審決は，実質的には，項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項１９である新請求項１を，独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ，その点において誤りといわなければならない。そして，旧請求項１９は，拒絶査定の理由とはされていなかったのであるから，特許法１５９条２項にいう「査定の理由」は存在しない。すなわち，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知では，当時の請求項１９についても拒絶の理由が示されているが，平成２３年３月１６日付け手続補正により旧請求項１９として補正され，その後の拒絶査定では，旧請求項１９は拒絶査定の理由とされていない。したがって，審決において，旧請求項１９である新請求項１を拒絶する場合は，拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら，本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから，旧請求項１９についての拒絶理由は，査定手続においても，審判手続においても通知されておらず，本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない（なお，仮に，本件補正が，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し，条文上，独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても，審決において，審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として，補正却下することは，適正手続の保障の観点から，許されるものではないと解される。）。
(3)被告の主張について
ア被告は，本件補正の目的は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，すなわち，本件補正は，単純に拒絶査定の備考に明示されていた請求項を「削除」して，当該拒絶査定の備考に明示されていなかった請求項のみに補正するようなものではなく，拒絶査定時に進歩性がないと判断された請求項に係る発明すべてについて請求項１９，２７の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり，それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである，と審決で認定した旨を主張する。しかしながら，上記(2)で判示したとおり，請求項１についてみれば，本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく，請求項の削除を目的にしたものであることが明らかであり，審決はそれを誤認したにすぎないものと認められるから，被告の主張を採用する余地はない。
イ被告は，特許法の下では，適正手続のみならず，審査や審判の迅速化が十分に確保することも求められているのであって，手続の適正さと審査，審判における処分の迅速化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものであり，たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても，上記バランスの下では，それをもって当然に手続の適法性を失っているとは評すべきでない場合があり，総合的な評価がなされるべきであるから，本件における事情に照らせば，本件の手続は適正である旨を主張する。
上記の被告の主張の趣旨は必ずしも明確ではないが，審査や審判の迅速性が要請される場合には，手続上の適正さを欠く処分であっても許容されることがあると述べるものであるとすれば，行政処分における適正手続の保障の観点から，到底採用できる主張ではない。しかも，本件審判では，上記(2)で判示したとおり，本件における補正却下の手続が適正さを欠くことは明らかであるから，被告の主張は認めることはできない。
ウ被告は，本件の手続において，既に５回の補正の機会を与えているので，更なる補正の機会を与えなかったことは，原告の補正の機会を不当に奪うことには当たらない旨を主張する。
しかしながら，実際に行われた手続補正の回数が多いからといって，本件審判における補正却下の手続が適正さを欠くことが正当化されるものではなく，拒絶理由を通知して補正の機会等を与えなかったという手続上の違法性が解消するものでもないから，被告の主張を採用することはできない。
(4)まとめ
よって，原告主張の取消事由４には，理由がある。
第６結論


平成２４年６月２８日判決言渡
平成２３年（ネ）第１００６０号特許権侵害差止等反訴請求控訴事件（原審大阪地方裁判所平成２２年（ワ）第１０９８４号）
口頭弁論終結日平成２４年３月６日
判決
控訴人（第１審反訴原告）          株式会   社エル   フ訴訟代   理人弁   護士           滝      口      耕      司訴訟代   理人弁   理士           山      内      康      伸補佐人   弁理士            中      井              博被控訴人（第１審反訴被告）          株式会   社フレ   スコー   ヴォ訴訟代   理人弁   護士           中      村      眞      一同                                  本      田      幸      充同復代   理人弁   護士           山      崎      岳      人補佐人   弁理士            嶋              宣      之同                                  渡      辺      伸      一
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人（第１審反訴原告）の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１原判決を取り消す。
２被控訴人（第１審反訴被告）（以下「被告」という。）は，別紙物件目録記載の地盤改良機を製造し，使用し，譲渡し，又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
３被告は，別紙物件目録記載の地盤改良機，その半製品及びその製造用金型を廃棄せよ。
４被告は，別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法により，地盤改良工事をしてはならない。
５被告は，控訴人（第１審反訴原告）（以下「原告」という。）に対し，金１９００万円及びこれに対する平成２２年３月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６訴訟費用は，第１審，第２審を通じて，被告の負担とする。
第２事案の概要
以下，略語は，原判決と同一のものを用いる。
原告は，発明の名称を「地盤改良機」とする本件特許権１（特許第４４７８１８７号。請求項１ないし３に係る発明は，それぞれ本件発明１－１，本件発明１－２及び本件発明１－３であり，それらの総称が本件発明１である。），発明の名称を「地盤改良工法」とする本件特許権２（特許第２７８３５２５号。請求項１及び２に係る発明は，それぞれ本件発明２－１及び本件発明２－２であり，それらの総称が本件発明２である。）を有する。原告は，被告に対し，被告物件（別紙物件目録記載の地盤改良機）の製造，使用等が本件特許権１を侵害していると主張して，特許法１００条１項に基づきその製造，使用等の差止めを求めるとともに，同条２項に基づきその廃棄等を求め，また，被告方法（別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法〔イ号方法〕及び別紙ロ号方法目録記載の地盤改良工法〔ロ号方法〕の総称である。）の使用が本件特許権２を侵害すると主張して，特許法１００条１項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め，本件特許権１，２の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金１９００万円（本件特許権１につき２８０万円，本件特許権２につき１４７０万円，弁護士費用相当額１５０万円）及びこれに対する不法行為の日の後である平成２２年３月１９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
原判決は，被告物件は，本件発明１の技術的範囲に属するとはいえない，被告方法（イ号方法，ロ号方法）は，いずれも本件発明２の技術的範囲に属するとはいえないと判断して，原告の請求をいずれも棄却した。
原告は，原判決を不服として控訴し，第１記載の判決を求めた。
１前提となる事実
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「１    判断の基礎となる事実」（原判決２頁２３行目から８頁１９行目）のとおりであるから，引用する。
２争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「２    争点」（原判決８頁２１行目から２４行目）のとおりであるから，引用する。
３争点についての当事者の主張
次のとおり付加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３争点に関する当事者の主張」（原判決８頁２６行目から２８頁８行目）のとおりであるから，引用する。


(1)原判決１２頁２行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「すなわち，本件発明１は，施工効率の維持を課題とするものではなく，施工管理の客観化と正確化を課題とするものである。本件発明１は，上記課題を解決する目的で，スラリー化を判断するための電気比抵抗センサ及び客観的に確認するためのモニターを設けるとの構成を採用しているが，固化材液吐出ノズルがバケットに取り付けられたことは，スラリー化の判断と関係するものではない。施工管理の客観化と正確化が達成されたことによる反射的な効果として施工効率も向上するが，そのような間接的な効果は，本件発明１が解決しようとした課題とは異なる。」(2)原判決１２頁７行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「また，本件特許１の出願経過をみると，原告は，審査段階で拒絶理由通知（乙１１）を受け，手続補正書（乙１４）において，『ブームの鉛直線に対する角度を検出する位置検出器（構成要件Ｄ），バケットに取り付けられた電気比抵抗センサ（構成要件Ｅ），バケット先端位置の移動軌跡上の電気比抵抗を求めるコントローラ（構成要件Ｆ），バケット先端位置の移動軌跡上の電気比抵抗を表示するモニター（構成要件Ｇ），地盤の縦断面における深さと幅に区切られたマス目表示部（構成要件Ｈ）』を追加し，補正後の特許請求の範囲に基づき，意見書（乙１５）において，発明の効果として『改良地盤内の電気比抵抗もモニター上で常時監視できる，マス目画面にバケット先端位置の移動軌跡および電気比抵抗を表示することにより，オペレータの勘に頼ることなく地盤改良を確実に遂行できる，鉛直線に対する角度を検出するので，誤差の集積がなく，バケット先端位置での誤差を増幅しない』との点を主張した。このことからも，本件発明１－１の本質的部分は，コントローラやモニターに係る構成部分に存するのであり，『固化材液を吐出する固化材液吐出ノズル』に係る構成部分（構成要件Ｂ）に存するものではない。」(3)原判決１５頁２１行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「本件発明１－１の固化材液吐出ノズルの機能は，固化材液の導入にとどまらず，改良すべき地盤内の土塊をバケットで粉砕し，撹拌翼で撹拌しながら固化材液を吐出することにより，土と固化材液を混練りし，改良体を流動化させるものであり，被告物件のホースと同一の機能とはいえない。また，モニター画面上に投入された固化材液の総量が表示され，同時に固化材液の投入量が経時的に表示され，地盤改良機のオペレータが固化材液の投入量を過不足なく調整することができるから，被告物件のホースと同一の作用とはいえない。」
(4)原判決１５頁８行目の「第１ないし第４要件」を，「第１ないし第５要件」と訂正し，原判決１６頁４行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。
「(ｵ)第５要件
原告は，本件特許１の出願経過において，本件発明１－１の構成要件Ｂを補正せず，構成要件Ｆ，Ｇ，Ｈに該当する部分を挿入する補正をした。この時点で，原告は，本件発明１－１の地盤改良機について，改良地盤をブロック状に築造し，流動化した状態で地盤改良をするために，バケットに撹拌翼と液状固化材を噴出する噴出ロッドを取り付ける従来技術があることを認識しており，請求項１の記載を補正し，より上位概念に書き換えることは可能であったにもかかわらず，原告は，そのような補正を行わなかったことに照らすならば，被告製品の構成は意識的に除外したとすべき特段の事情があるといえる（第５要件）。」(5)原判決１７頁２４行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「すなわち，構成要件Ａの『空所』とは，『内部が空虚になっている凹所』ではなく，土壌（Ｓ）と固化材（Ｃ）と水（Ｗ）が混合するための容器として機能し，混合されたスラリー（ＳＣ）が硬化すると地盤改良体となる部分を意味するものと解すべきである。」
(6)原判決１８頁６行目から２４行目までを削除し，同頁５行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。
「(ｲ)迂回方法
イ号方法においては，縦穴形成工程ａ１と埋め戻し工程ａ２が中間工程として存するが，同工程を付加したイ号方法は，『中間に別個の無用ないし不利な構成（部材，物質，工程）を介在させた』迂回方法であり，イ号方法は本件発明２の技術的範囲に属すると解すべきである。すなわち，
ａ支持層確認のための技術的有意性は存しないことイ号方法の縦穴形成工程ａ１においては縦穴(12)を掘削するが，その目的，効果は支持層を目視で確認したり接触して確認したりすることとされる。しかし，この面積の狭い縦穴(12)では不十分な確認しかできず，支持層確認を確実なものとするためには堀削範囲を広げて有機質土や腐植土を排除する必要があり，掘削範囲を小さな縦穴から広げていくと，結局，下部空所(13)（上部空所(11)の下方で後から掘削され，縦穴(12)を含む部分を，このようにいうものとする。）に近づき，さらには下部空所(13)全体と同じになって，本件発明２の構成要件Ａと変わらなくなる。したがって，縦穴(12)による支持層の確認は技術的有意性が乏しい。
ｂ埋め戻し作業にも技術的有意性は存しないこと
イ号方法の埋め戻し工程ａ２においては縦穴(12)に掘削土を埋め戻すが，被告主張のように，縦穴(12)が十分に小さいとすると，埋め戻し量も小さく，わざわざ手間をかけて埋め戻す意義は見出せない。なぜなら，後工程である撹拌固化工程ｃでは地盤改良体となる大量の土を掘削するからである。したがって，埋め戻し工程ａ２は技術的有意性が乏しい。
ｃ縦穴掘削は実現不可能であること
地盤改良体の代表的な寸法は，幅寸法２．３から２．８メートル×２．３から２．８メートル程度である（乙２１）。バックホウが，一辺２メートル半程度の堀削穴を掘削した場合，バックホウのバケットの平均的寸法は，幅０．８メートル，長さ１．５メートル，高さ１メートル程度となる（乙２２）。バックホウがバケットを首振り運動させながら掘削すると，掘削穴は少なくとも０．８６メートル×２．５メートルとなり（乙２１），堀削穴の一辺同士を比較すると，バケットを最小限の動きで掘り下げたとしても，平均的な寸法の堀削穴よりやや小さく，イ号方法にいう縦穴(12)よりも下部空所(13)にかなり近いものとなる。したがって，下部空所(13)より小さい縦穴(12)を堀削し，再度そこへ排土を戻すという作業は，実現不可能である。


ｄ以上のとおり，縦穴形成工程ａ１と埋め戻し工程ａ２は，技術的優位性はない迂回のための工程であるから，イ号方法は，構成要件Ａを充足する。」(7)原判決１９頁１４行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「本件発明２－１は，『空所（２）内に先に掘削・排土した土壌（Ｓ）とセメント等の固化材（Ｃ）と水（Ｗ）と・・・投入する』（構成要件Ｂ１）を必須とする。このうち，投入の対象となる土壌（Ｓ）は，空所（２）を掘削したもののうち，一旦排土した土壌（Ｓ）であるか，排土しないままの土壌（Ｓ）であるかは，適宜選択できる事項と解すべきである。その理由は，土壌（Ｓ）を一旦排土して使用するか，排土しないまま使用するかによって，地盤改良効果及び作業機の消費エネルギーに差異を生じさせないからである。したがって，イ号方法は，本件発明２－１の構成要件Ｂ１を充足する。」
(8)原判決２２頁１３行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「また，イ号方法において，『上部空所(11)』が形成された後に，その下方に掘削される土壌の部分については，そのまま固化材及び混練水との撹拌がされ，一度も排土されない。したがって，イ号方法は，本件発明２の構成要件Ａを充足しない。」
４当審において追加された当事者の主張（本件発明２－１に関する均等侵害）
(1)原告の主張
以下のとおり，イ号方法は，本件発明２と均等である。
ア第１要件（非本質的部分性）
本件発明２は，従来技術には「改良部に湧き水が多く出ると固化材・土壌混合スラリー中の水分割合（水／土壌）が多くなって構築された円柱杭Ｋ１の強度の信頼性に疑問が残る」（本件明細書２（甲２）の段落【０００６】）という問題があることに鑑み，「高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行う」（段落【０００８】）ことを目的とした発明である。上記課題を解決するために，本件発明２－１では「該水（Ｗ）の量を前記土壌（Ｓ）中に含まれる含水量に応じて増減させ（る）」構成を，本件発明２－２では「該水（Ｗ）の量を空所（２）内に湧き出た地下水量に応じて増減させ（る）」構成を，それぞれ採用した。これに対して，イ号方法の中間工程である「縦穴形成工程ａ１と埋め戻し工程ａ２」は，上記(1)のとおり，そのような工程を採用する技術的意義が乏しいから，本件発明２の本質的部分に属しているとはいえない。
イ第２要件（置換可能性）
本件発明２では，空所形成工程（構成要件Ａ）で空所全体を掘り下げることにより支持層を確認する。これに対し，イ号方法では，縦穴形成工程における縦穴(12)を掘削して支持層を確認するが，この縦穴(12)でも部分的には支持層確認ができ，実際には縦穴(12)は下部空所(13)に近い大きさとなり，空所の全面堀削による支持層の確認に限りなく近づく。また，イ号方法において，地層が同一施工場所で変化していた場合や掘削した先に腐植土が現われた場合，地盤改良体の底面の全面を掘り下げないと，有効に使える支持層を確認することはできないから，本件発明２の空所（２）を堀削することと同じであり，本件発明２と作用効果において同一といえる。さらに，イ号方法において，縦穴(12)に掘削土を埋め戻すが，その土は，他の堀削土と共に撹拌され，固化材と水とで混練りされてスラリーを生成することになるから，本件発明２と作用効果において同一である。以上のとおり，本件発明２の「空所形成工程（構成要件Ａ）で空所全体を掘り下げること」との構成をイ号方法における「縦穴形成工程における縦穴(12)を掘削すること」との構成に置換することは，作用効果において同一であるといえる。
ウ第３要件（置換容易性）
縦穴(12)を掘るか否か，縦穴を広げて掘って下部空所(13)と同じものとするか否か，及び，掘削した穴(12)に排土を戻すか否かは，任意に選択できるものであり，格別の工夫を必要としない。したがって，置換容易性がある。
エ第４，第５要件
イ号方法は，公知技術から容易に推考できたものではない。また，構成要件Ａは，本件発明２の審査過程において手続補正により減縮された等の経緯なく，イ号方法の中間工程である縦穴形成工程１と埋め戻し工程ａ２とを意識的に除外したと事情は存しない。
(2)被告の反論
否認する。
本件発明２は，固化材液投入の際，水分量を調整することによって地盤改良体の強度を確保する発明であり，ブロック状に地盤改良体を形成する工法であれば，全てその技術的範囲に含まれるとするものではない。
原告の主張は，イ号工法でも改良体全体（全体空間）を掘削することになるから本件発明２と同じであるというもので，空所と改良体とを混同しており失当である。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，以下のとおり，原告の請求はいずれも理由がないものと判断する。１争点１（被告物件は本件発明１－１ないし１－３の技術的範囲に属するか）
について
当裁判所は，被告物件は本件発明１－１ないし１－３の技術的範囲に属しないと判断する。その理由は，次のとおり付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４当裁判所の判断」の「１    争点１（被告物件は本件発明１－１ないし１－３の技術的範囲に属するか）について」（原判決２８頁１２行目から３５頁３行目）のとおりであるから，引用する。
原判決３４頁１９行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「さらに，原告は，①本件発明１は，施工効率の維持を課題とするものではなく，施工管理の客観化と正確化を課題とするものであり，固化材液吐出ノズルがバケットに取り付けられたことは，課題の解決とは関係しない，②本件特許１の出願経過からみても，本件発明１－１の本質的部分は，コントローラやモニターに係る構成部分に存するのであり，『固化材液を吐出する固化材液吐出ノズル』に係る構成部分（構成要件Ｂ）に存するものではない旨主張する。
しかし，原告の主張は，いずれも失当である。


上記認定に係る本件明細書１の記載によれば，本件発明１は，『施工効率の維持・向上』も，本件発明１の解決課題であるというべきである。また，本件特許１の出願過程において，原告が，手続補正書（乙１４）とともに提出した意見書（乙１５）には，『（明細書に記載の効果）・・・ａ）改良すべき地盤内の土塊をバケットで粉砕し，かつ撹拌翼で撹拌しながら固化材液吐出ノズルから固化材液を吐出すると，土と固化材液とを混練りすることができる。このようにバケットを使うのでブロック状に地盤改良ができ，しかも流動化した状態で地盤改良ができるので，締め固めが不要になり施工効率がよくなる。ｂ）バケットで撹拌混練りした跡のバケット先端位置移動軌跡は位置検出器で検出しモニター上で把握でき，同時にバケット内のミキサーで土と固化材液と混練りされた改良地盤内の電気比抵抗もモニター上で常時監視できる。よって目視できない土中でありながら，改良予定の地盤内の隅々まで混練りができ，かつ固化材液の過不足も生じないようにできる。このため施工途中で地盤検査する必要もなく，施工後に地盤検査する必要もないので，地盤改良工事を効率よく行え時間短縮ができる。』との記載がある。この記載によれば，本件発明１は，施工管理の客観化と正確化という解決課題に加え，『撹拌翼で撹拌しながら固化材液吐出ノズルから固化材液を吐出すること』により，『流動化した状態で地盤改良ができるので，締め固めが不要になり施工効率がよくなる。』と記載され，これらの課題解決ないし作用効果は，構成要件Ｂによって発揮するものと解される。そうすると，本件発明１－１の構成要件Ｂ『前記バケットに取り付けられた，固化剤液を吐出する固化材液吐出ノズル』との構成が，発明の非本質的部分にあるということはできない。」
２争点２，３（被告方法は本件発明２－１，２－２の技術的範囲に属するか）
について
当裁判所は，被告方法は本件発明２－１，２－２の技術的範囲に属しないと判断する。その理由は，次のとおり付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４当裁判所の判断」の「２    争点２，３（被告方法は本件発明２－１，２－２の技術的範囲に属するか）について」（原判決３５頁６行目から３９頁２２行目）のとおりであるから，引用する。
(1)原判決３７頁１４行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「原告は，構成要件Ａの『空所』とは，『内部が空虚になっている凹所』ではなく，土壌（Ｓ）と固化材（Ｃ）と水（Ｗ）が混合するための容器として機能し，混合されたスラリー（ＳＣ）が硬化すると地盤改良体となる部分を指すと解すべきであると主張する。すなわち，原告は，『上部空所(11)の下方』に位置し，かつ，掘削されるものの排土されない土壌の残された部分を『空所』に該当することを前提とした主張をする。しかし，原告の上記主張は，①『地盤の土壌を掘削・排土して所定開口面積で且つ所定深さの空所（２）を形成し，』（構成要件Ａ）との文言と矛盾すること，また，②常に土壌が残され，全く空になることのない土壌部分を『空所』であるとするのは，極めて不自然であることに照らすならば，原告の上記主張は採用の限りでない。」
(2)原判決３８頁２２行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。「原告は，イ号方法においては，縦穴形成工程ａ１と埋め戻し工程ａ２が中間工程として存するが，縦穴形成工程，埋め戻し作業に技術的有意性は存しないこと等から，同工程を付加したイ号方法は，『中間に別個の無用ないし不利な構成（部材，物質，工程）を介在させた』迂回方法であり，イ号方法は本件発明２の技術的範囲に属すると解すべきであると主張する。
しかし，原告の主張は失当である。被告の行為が原告の有する特許権を侵害するか否かは，当該被告の行為が，専ら，原告の有する特許発明の技術的範囲に属するか否か（すなわち，発明の特許請求の範囲の記載に係る構成のすべてを充足するか否か，又は特許発明の均等の範囲に含まれるか否か）によって判断されるべきであって，発明の特許請求の範囲の記載に係る構成の全てを充足しない場合においてもなお，『迂回』に当たることのみを理由として特許権を侵害するとする原告の主張は，その主張それ自体において失当である（最三小判平成１０年２月２４日民集５２巻１号１１３頁参照）。
上記認定のとおり，イ号方法における『上部空所(11)』は支持層までの深さを有するものではなく，『上部空所(11)の下方』は排土されないことから，イ号方法は，構成要件Ａの『空所』には当たらない。そうすると，縦穴形成工程ａ１と埋め戻し工程ａ２の工程の有無にかかわらず，イ号方法は，構成要件Ａを充足しない。」３当審において追加された当事者の主張（本件発明２－１に関する均等侵害）
について
当裁判所は，イ号方法における掘削された土壌を排土せずに埋め戻す工程は，本件発明２の構成要件Ａとの対比において均等の要件を満たすとはいえないから，イ号方法は，本件発明と均等な方法ではないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
(1)認定事実


本件明細書２（甲２）には，以下の記載が認められる。ア段落【０００６】【発明が解決しようとする課題】・・・従来工法（ソイルセメントコラム工法）では，形成される各杭（改良体）Ｋ１が円柱形となるので，・・・合計４つの円柱杭Ｋ１，Ｋ１・・の中心部に固化材が混入していない非改良部Ｋａができるようになって，基礎１を載せる地盤改良部に強度の強い部分・・・と強度の弱いままの部分・・・とができるようになる。そして，・・・該円柱杭Ｋ１，Ｋ１・・部分での荷重負担が大きくなって，その分，円柱杭Ｋ１の平面面積当たりの強度を大きくする必要があるという問題がある。さらに，・・・掘削装置３１の地中掘進中あるいは引き抜き中において，・・・縦孔２２内の土壌がほぐされるようになるが，該土壌が粘土質である場合には，・・・土壌が小さくほぐされずに塊状のままとなることがある。・・・縦孔２２内の土壌が塊状のままであると，回転軸３２の下端ヘッド・・・から吐出させた固化材混入スラリーが塊状の土壌内まで侵入しなくなり，該スラリーが土壌と均一に混合しないという問題がある。又，・・・該スラリーと土壌との混合が地中の外部から見えない場所で行われるので，該土壌とスラリーとの混合状態を外部から確認する手段がなく，さらに，改良部に湧き水が多く出ると固化材・土壌混合スラリー中の水分割合（水／土壌）が多くなって構築された円柱杭Ｋ１の強度の信頼性に疑問が残るという問題もあった。尚，固化材・土壌混合スラリー中の好適な水分割合（水／土壌）は，土質性状や用途等の条件によって変わり，例えば６０～１８０％の範囲で決定される場合が多い・・・が，改良部に湧き水が多く出ると，該水分割合が大きくなって構築される改良体Ｋ１が柔らかくなる・・・。イ段落【０００８】（【発明が解決しようとする課題】）本願発明は，・・・従来のソイルセメントコラム工法に比較して，掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにし，他方，従来のラップル工法に比して，掘削土壌量を少なくし且つ掘削土を埋戻し土として有効利用できるようにすることにより，掘削・排土，埋戻し等のためのコストを低下させ，且つ生コンクリート費用を不要にする等によって全体の地盤改良コストを低下させることができるようにした地盤改良工法を提案することを目的としてなされたものである。ウ段落【０００９】【課題を解決するための手段】本願発明の地盤改良工法は，上記課題を解決するための手段として，まず建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘削・排土して，所定開口面積で且つ所定深さの空所を形成し，次に，該空所内に先に掘削・排土した土壌とセメント等の固化材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して，それらの材料を該空所内で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させることによって改良地盤を構築するようにしている。
(2)判断
ア置換可能性の有無について
上記(1)認定の事実によれば，本件発明２は，「掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにすること」及び「従来のラップル工法に比して，掘削土壌量を少なくし，掘削土を埋戻し土として有効利用できるようにし，生コンクリート費用を不要にすること等によって全体の地盤改良コストを低下させること」を解決課題（目的）とすることが認められる。そして，本件発明２は，上記目的を達成するため，建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘削・排土し，所定開口面積，所定深さの空所を形成し，先に掘削・排土した土壌とセメント等の固化材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して，それらの材料を該空所内で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させ，改良地盤を構築するものである。他方，イ号方法は，「空所形成工程ａ」において，建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘削・排土して所定開口面積でかつ一定深さの上部空所(11)を形成し，その後，「縦穴形成工程ａ１，埋め戻し工程ａ２」において，上部空所(11)の下方に，さらに支持層まで到達する所定深さの溝あるいは縦穴(12)を部分的に形成して，支持層の確認を行い，掘削土は排土せずに埋め戻すとの構成を採用している。
そうすると，本件発明２の構成要件Ａをイ号方法の「空所形成工程ａ，縦穴形成工程ａ１，埋め戻し工程ａ２」に置換した場合，「先に掘削・排土した土壌とセメント等の固化材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して，それらの材料を該空所内で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させ（る）」という本件発明２の作用効果は得られず，「掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにする」という本件発明２の目的は達成されることはない。これに対し，原告は，イ号方法について，①実際には縦穴(12)は下部空所(13)に近い大きさとなり，空所の全面堀削による支持層の確認に限りなく近づく，②地層が同一施工場所で変化していたり，掘削した先に腐植土が現われた場合，地盤改良体の底面の全面を掘り下げないと有効に使える支持層を確認することはできず，本件発明２の空所（２）を堀削することと変わらなくなる，③縦穴(12)に掘削土を埋め戻すが，その土は，他の堀削土と共に撹拌され，固化材と水とで混練りされてスラリーとなるとして，実質的には本件発明２の作用効果と同一の作用効果を奏する旨主張する。しかし，原告の主張は，いずれも失当である。上記のとおり，イ号方法の「縦穴形成工程ａ１，埋め戻し工程ａ２」は，上部空所(11)の下方に，支持層まで到達する溝あるいは縦穴(12)を部分的に形成して，支持層の確認を行い，掘削土は排土せずに埋め戻すのであるから，その溝あるいは縦穴(12)の大きさにかかわらず，イ号方法において，一旦排土した土壌とセメント等の固化材と水とを所定割合ずつ投入して，空所内で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させるという作用効果は得ることはできず，掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるようにするとは考え難い。
したがって，本件発明２の構成要件Ａをイ号方法の「縦穴形成工程ａ１，埋め戻し工程ａ２」に置き換えることにより，本件発明２の目的を達することができるとはいえない。
イ異なる構成が本質的部分に存在するか否か


本件発明２は，構成要件Ａ（「建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘削・排土して所定開口面積で且つ所定深さの空所（２）を形成し，」）を採用することによって，「掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにすること」及び「従来のラップル工法に比して，掘削土壌量を少なくし，掘削土を埋戻し土として有効利用できるようにし，生コンクリート費用を不要にすること等によって全体の地盤改良コストを低下させること」との課題を解決するものであるから，イ号方法における「上部空所(11)にさらに支持層まで到達する所定深さの溝あるいは縦穴(12)を部分的に形成して支持層の確認を行」った上で，掘削土を排土せずに，当該「溝あるいは溝穴(12)を埋め戻」す工程との異なる構成部分は，その本質的部分に存在するというべきである。
これに対し，原告は，本件発明２の本質的部分は水量調整することにある旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。本件明細書２の段落【０００６】の記載によれば，本件発明２の従来技術であるソイルセメントコラム工法では，各改良体が円柱状になるので固化材が混入しない非改良体Ｋａができたり，固化材が粘土質の塊状の土壌内に進入しなくなるなどの問題点があったことが認められる。その記載中に湧き水によるスラリー中の水分割合についての問題点も指摘されているが，上記のとおり，本件発明２は，かかる水分割合の調整を解決課題としたものとはいえないから，本件発明２の目的が水量調整にあることを前提として，この点が発明の本質的部分であるとする原告の主張は，前提を欠き，失当である。ウしたがって，イ号方法について，本件発明２に関する均等侵害が成立するとの原告の主張は認められない。
４小括
原告の請求は，その余の争点について判断するまでもなく，いずれも理由がないから棄却すべきものであり，これと同旨の原判決は正当である。原告は，その他縷々主張するが，いずれも上記認定判断を左右しない。
第４結論
よって，本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
池      下              朗
裁判官
武      宮      英      子
別紙
物物物物     件件件件     目目目目     録録録録
１図面の説明
図１：被疑侵害品の概略側面図である。
図２：図１に示すバケットの側面図と正面図である。
図３：被疑侵害品に搭載しているモニターの説明図である。
２符号の説明
Ｚ：改良機        ①，①，①：傾斜計    ②：電気比抵抗センサ③：回転計        １：下部走行体        ２：上部旋回体３：ブーム        ５：アーム            ７：バケット１１：攪拌翼      ４０：モニター      ４５：マス目表示部
３被疑侵害品の説明
３－１構成
（注：反訴被告の書面「『建築技術審査証明』技術概要説明書」の「Ⅲ．資料」の図面により作成した。）
ａ：図１に示す改良機Ｚは，下部走行体１と，下部走行体１に旋回自在に搭載した上部旋回体２と，上部旋回体２に起伏自在に枢支されたブーム３と，ブーム３の先端に揺動自在に枢支されたアーム５と，アーム５の先端に掘削動作可能に枢支されたバケット７とを備えたバックホウをベースマシンとしている。ｂ：固化材液吐出ノズルはバケット７に取付けておらず，ホース３１で掘削溝に導入する。
ｃ：バケット７は，固化材液と土とを混練りする撹拌翼１１を備えている。ｄ：位置検出器として，ブームの鉛直線に対する角度を検出するブーム傾斜計①と，アームの鉛直線に対する角度を検出するアーム傾斜計①と，バケットの鉛直線に対する角度を検出するバケット傾斜計①の３つの検出器を備えている。傾斜計①，①，①はいずれもブームやアーム，バケットの側壁に取付けられている。
ｅ：図２に示すように，バケット７には，電気比抵抗を検出する電気比抵抗センサ②が取付けられている。
ｆ：ブーム３の長さとアーム５の長さとバケット７の長さ及び傾斜計①，①，①の検出角度に基づいてバケット７の先端位置を演算してバケット先端位置の移動軌跡を演算すると共に移動軌跡上の電気比抵抗を求める情報処理装置を備えている。ｇ：情報処理装置で求められたバケット先端位置の移動軌跡と電気比抵抗を表示するモニター４０を備えている。
ｈ：図３に示すように，モニター４０は，施工中の地盤の縦断面における深さの線と幅寸法の線でマトリクス状に区切られたマス目で示すマス目表示部４５を有しており，マス目表示部４５にバケット先端位置の移動軌跡及び移動軌跡上における電気比抵抗を表示するものである。
ｉ：図３に示すように，モニター４０が撹拌翼１１の攪拌混合回数を表示する。攪拌混合回数は，土と固化材液の攪拌混合具合の指標となるものである。このため，撹拌翼１１の回転速度を検出する回転計③を備えている。ｊ：固化材液の吐出量を検出する流量計⑤を備えており，図３に示すモニター４０が吐出量を表示する。
【図１】
【図２】
【図３】
別紙
イイイイ号方法目録号方法目録号方法目録号方法目録
１図面の説明
（ａ),(a1),(a2),(ｂ),(ｃ),(ｄ)及び(ｅ)は，イ号被疑侵害工法の工程図である。
２イ号被疑侵害工法の説明
イ号被疑侵害工法は，下図に示す工程（ａ)～（ｅ）の順で実行される。（注：工程図（ａ)～（ｅ）の右側の説明は，反訴被告書面「『建築技術審査証明』技術概要説明書」におけるⅠ．概要の「３．施工方法と施行管理」及びⅢ．資料の「1.2本工法の施行フロー及び施行手順」に基づき作成した。）：空所形成工程
造物の基礎を構築すべき位置の地盤の
土壌を掘削・排土して所定開口面積でか
つ一定深さの上部空所（11）を形成す
る。
a1：縦穴形成工程
該上部空所（11）にさらに支持層まで到
達する所定深さの溝あるいは縦穴（12）
を部分的に形成して支持層の確認を行
う。
a2：埋め戻し工程
あるいは縦穴（12）を形成した際に生
じる掘削土Sを用いて前記溝あるいは縦


平成３１年４月２４日宣告   東京高等裁判所第８刑事部判決
平成３０１８８２号   殺人被告事件
主           文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理                    由
本件控訴の趣意は，弁護人Ａ作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載されたとおりであり，これに対する答弁は検察官千葉雄介作成の答弁書に記載されたとおりであり，弁護人の論旨は，事実誤認及び量刑不当の主張である。
第１事実誤認の論旨
１原判決の認定及び論旨
⑴原判決は，罪となるべき事実として，被告人は，かつて覚せい剤を使用したことにより３０代頃から覚せい剤精神病にり患し，自分の頭の中に年配の男性がいるとの妄想や，同男性から自殺や殺人を命ぜられる幻聴を生じ，入退院を繰り返していた状況の中，平成２０年１０月８日午前零時頃から，被告人の自宅で，同男性から「人を殺せ。」と命ぜられる妄想・幻聴を何度も体験し，同妄想・幻聴によって，同日午前７時３０分頃，隣の３０１号室（以下「隣室」ともいう。）に，家事手伝いに来ていた被害者（当時７３歳）を殺害しようと決意し，被害者が１人であることを確認した後，ビニール手袋を着用し，ビニール袋で両足を覆った上，毛染めの際に使用していたガウン（以下「毛染め用ガウン」という。）を着て，ペティナイフ（以下「本件ナイフ」という。）を持ち，隣室に赴き，その頃，同室において，被害者に対し，本件ナイフで，その左前胸部と前頸部を突き刺し，その頸部と左手首を複数回切り付け，よって，その頃，同所において，被害者を前頸部と左前胸部の刺突に基づく右上甲状腺動脈の完全切断と左鎖骨下静脈の損傷による失血により死亡させて殺害したが，本件犯行当時，覚せい剤精神病の影響により，心神耗弱の状態にあった，という事実を認定している。
⑵これに対し，論旨は，被告人は，妄想・幻聴に直接支配されて本件犯行を行っており，心神喪失の状態にあったとされるべきであるのに，心神耗弱の状態にあったとした原判決には事実の誤認がある，というのである。そこで，検討する。
２原判決の認定理由
原判決は，被告人が本件犯行当時，心神耗弱の状態にあったと認めた理由について，大要，次のとおり判示している。
⑴原審の鑑定手続実施決定により被告人の精神鑑定を実施したＢ医師の証言，すなわち，①被告人は本件犯行当時，覚せい剤精神病にり患しており，「自分の頭の中に年配の男性がいて命令してくる。」という妄想・幻聴等の症状があった，②被告人は，これらの妄想・幻聴によって犯行を決意した後，自分自身で考えを巡らせ，殺人をするなら逮捕されないように工作しようと考え，被告人なりの犯行発覚防止のための行動をした上で本件犯行に及んだ，という証言は，Ｂ医師の鑑定人としての公正さや能力が十分であること，鑑定の前提条件にも問題は見当たらないことなどから信用できる。
⑵Ｂ医師の鑑定結果によれば，本件犯行の中心的な機序として，被告人が，覚せい剤精神病の症状である妄想・幻聴の命令を受け，これに従って本件犯行を決意し，犯行に及んだ事実が認められ，覚せい剤精神病が本件犯行に与えた影響は直接的なものである上，幻聴がなければ，被告人が被害者を殺害しようと決意することはなかったともいえる。
⑶覚せい剤精神病は，本件犯行に著しい影響を与えているといえる。⑷他方で，被告人は，①被害者の殺害を決意した後，返り血を浴びないように毛染め用ガウンを羽織る，②被害者の血が付いたり自分の指紋が付いたりすることを防ぐために両手にビニール手袋をはめる，③足跡を残さないように靴の上からビニール袋を履きゴムで留めるなどの行動を取ったと供述しており，これらの行動は，被告人が正常心理によって自己の判断として行った犯行発覚防止のための行動であったと認められる。また，それらは自己の保身のために行った行動で，いずれもそれなりに合理的なものであったといえ，妄想・幻聴によって被害者の殺害を決意した後，これを実行に移す際に，正常心理に基づいて自己の保身に思いを巡らせた上，その判断に基づいてそれなりに合理的な犯行発覚防止行動を的確にとることができているといえ，覚せい剤精神病が本件犯行に及ぼした影響は圧倒的なものとまではいえず，被告人には，被害者の殺害が違法であることが分かっていたことはもとより，自分の行動を制御する能力についても，一定程度残っていたものと認められる。
３当裁判所の判断
原判決の認定理由のうち⑴，⑵については，関係証拠に照らして不合理な点はなく，是認できるが，原判決は，被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度や，被告人の行動制御能力の判断に当たって，考慮すべき要素を看過ないし軽視するなどして，論理則，経験則等に反した不合理な判断をしており，是認することができない。
以下，説明する。
⑴被告人の精神障害の本件犯行への影響
ア原判決も判示しているように，被告人の幻聴は，被告人に被害者の殺害を命じたという点で，直接的であり，また，被告人にはその幻聴以外に本件犯行に及ぶ動機は全くなかったことが認められる。そもそも被告人は，被害者がアパートの被告人の居室の隣室の父子家庭を訪れているヘルパーであるという認識であったが，実際には，被害者は隣室の父親の母親であり，被告人は会ったこともなく，ベランダ越しに二，三回声を聞くことがあった程度にすぎなかった。以上の点のみからも，被告人の精神障害の本件犯行への影響は，著しいものであったといえる。ここまでは，原判決も認めていると解される。
イしかし，被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度を判断する上では，更に，以下の点も考慮する必要がある。
(ｱ)被告人の妄想・幻聴が被告人にとって元々非常に強い支配力を持ったもので
あること


関係証拠によれば，①被告人には，昭和６２年頃から，自分の頭の中に年配の男性がいて，その男性から色々な命令を受けるという妄想・幻聴の症状が現れるようになり，被告人はその声の主を「御主人様」と呼んでいたが，本件時の幻聴も同じ声によるものであったこと（このように，当該幻聴は妄想を伴うものであるが，以下，これを単に「幻聴」，「幻聴の声」ともいう。），②被告人は，幻聴の声に命じられて，自殺の動機がないのに，昭和６３年と平成元年に，２度にわたり自殺未遂をしており，㋐昭和６３年時には，幻聴の声がおなかを刺せ，と命じるのに従って，果物ナイフで腹部を刺し，病院で治療を受け，㋑平成元年時には，幻聴の声がおなかを刺せ，今度は腹膜を破れ，などと命じるのに従って，洋服ダンスの鏡を割って凶器を作り，それを腹部に刺し，凶器は腹膜を破り背中に達し，病院で治療を受けたことが認められる。このような経緯からすると，本件時の幻聴と同じ声の幻聴は，元々被告人に対し非常に強い支配力を持ったものであったと認められる。なお，被告人は，平成１７年には，幻聴の声から殺人を命じられたが，その時には，被告人方に友人が泊まりに来ていて，その友人から，病院に電話するよう助言されたことなどから入院し，事なきを得たという事実があるが，本件時は，自宅には誰もおらず，病院に電話をするといったことは思い付かなかった，というのであり，本件時は，平成１７年時よりも，幻聴の影響をより強く受け得る状況にあったといえる。
(ｲ)本件時の妄想・幻聴の強さや執拗性等
また，関係証拠によれば，①被告人には，本件当日の午前零時頃，人を殺せ，大丈夫だ，お前ならできる，などという幻聴の声が聞こえ始め，それに対し，被告人ができないと拒んでも再び命じてくるような繰り返しが午前７時過ぎまで続いたこと（被告人は，原審公判で，その声を「幻聴」とも表現しているが，その声とのやり取りは，実体のある存在とのやり取りのように述べていることから，当該声が実体のない単なる症状としての幻聴であるという認識ではなかったと認められる。），②隣室に住む子供たちが学校に行く物音を聞いた後，幻聴の声が，チャンスだ，ヘルパーさんを殺せ，隣のドアが開いているかどうか調べに行け，と命じたため，隣室の方に行き，玄関ドアを回してみると開いたこと，③すると，幻聴の声が，ほら，今鍵が開いている，チャンスなんだから，さっさと支度をしろなどと命じたため，被害者を殺すしかないと思い，自室に戻って支度をしたこと，④自室で支度をしているときも，早くしろ，という幻聴の声を聞き，ナイフを持って隣室に入り，被害者に近づくと，幻聴の声に，今だ，刺せ，と命じられて，被害者の胸を刺し，さらに，幻聴の声にとどめを刺せ，と命じられて，被害者の頸部等を切るなどしたことが認められる。
このように，本件時の幻聴は，午前零時頃から犯行時に至るまで，強く，執拗に続いたもので，その内容も非常に具体性の高いものであったことが認められる。
(ｳ)人格異質性
さらに，関係証拠によれば，被告人には，粗暴犯の前科前歴がないことはもとより（なお，粗暴犯以外でも前科前歴はない。），その生活歴等からも他者に対する粗暴的な人格傾向が一切うかがわれない。アパートの隣室に居住していた，被害者の長男も，被告人とは隣同士で交流があったが，殺人をする人ではないと今でも思っているなどと供述している。このような点から，被告人が本件犯行当時，平素の人格と異質の行為を行っている人格異質性は顕著であり，それだけ本件犯行への精神障害の影響は強かったといえる。原判決も「本件犯行に人格の異質性が認められるという弁護人の主張を踏まえても」と判示しているところから，この点を考慮しているとみられるが，どの程度考慮したのか明らかでない。ウ以上のとおり，本件時の幻聴が，被告人に被害者殺害を命じたという点で，直接的であり，被告人が本件犯行に及ぶ唯一の原因がその幻聴であったことに加えて，同じ声の幻聴が元々被告人に非常に強い支配力を持ったものであったこと，本件時の幻聴の現れ方も，強く，執拗であったこと，本件犯行行為の人格異質性は顕著であることなどが認められるのであり，これらを考慮すると，被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度は原判決の評価にとどまらず極めて強いものであったと認められる。
⑵行動制御能力についての評価
ア原判決の認定理由⑷のうち，被告人の行った①ないし③の行為（以下「犯行発覚防止行為」という。）の具体的内容については，原判決の認定に不合理な点はなく，是認できる。
イしかし，犯行発覚防止行為から，行動制御能力の程度を判断する過程において，原判決には以下の問題がある。
(ｱ)犯行発覚防止行為と行動制御能力との関係
原判決は，被告人が合理的な犯行発覚防止行為を行うことができたことを根拠に行動制御能力が一定程度残っていたとの判断を導いているのであるが，刑事責任能力の判断基準としての行動制御能力の本質は，自らが行おうとする行為（犯行）が悪であることが判断できている場合に，その行為を行わないでいることができる能力であって，犯行ないしその準備行為を行うに当たって合理的に行動を制御する能力ではない。もとより犯行やその準備行為の行動の合理性を，行動制御能力や善悪の判断能力を判断するに当たって考慮要素とすることができるのは当然であるが，行動制御能力の判断においては，前記本質を踏まえつつ判断の一要素にとどめる必要がある。
また，特に，本件のように，犯行発覚防止行為が，幻聴の命令に従って既に犯行を決意した後に行われたものであり，しかも，その後再び，犯行の実行行為の直前や実行行為中にも行為を命じる幻聴が聞こえて，それに従ったというような場合は，犯行発覚防止行為の合理性を行動制御能力を肯定する方向で評価することには慎重でなければならない。
さらに，本件の犯行発覚防止行為は，幻聴による殺人の命令と矛盾するものではないから，そのような行為の合理性が，犯行を思いとどまる能力の高低に強く関わるものともいえない。
原判決は，以上の点についての考慮を十分に行わず，行動制御能力の評価に当たって犯行発覚防止行為の存在を過大に評価しているといわざるを得ない。
(ｲ)犯行発覚防止行為の合理性，的確性の程度
また，原判決は，犯行発覚防止行為が，それなりに合理的なものであり，それを被告人は的確に行うことができた旨評価している。


平成２９年（受）第１４９２号損害賠償請求事件
平成３１年３月１８日第一小法廷判決
主      文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき，被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理      由
上告代理人舘内比佐志ほかの上告受理申立て理由について１本件は，死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が，拘置所長が定めた遵守事項に違反したことを理由に同所長等から受けた指導，懲罰等の措置が違法であると主張して，上告人に対し，国家賠償法１条１項に基づき，慰謝料等の支払を求める事案である。
２原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。(1)被上告人は，平成１８年▲月に死刑判決が確定したことにより，死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている者である。
(2)名古屋拘置所長（以下「所長」という。）は，平成１９年６月１日付けで，刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（以下「刑事収容施設法」という。）７４条１項に基づき，名古屋拘置所において被収容者が遵守すべき事項（以下「本件遵守事項」という。）を定め，以後，これを被収容者の居室に備え付けている。
本件遵守事項は，２０項において「（物品不正製作等）許可なく物品（金銭を含む。以下同じ。）を製作し，加工し，所持し，隠匿し，壊し，若しくは投棄し，又はこれらの行為を企ててはならない。」と，２６項において「（不正書込）便せん，ノートその他認書を許可された用紙以外の物に許可なく書込みをしてはならない。」と，それぞれ定めている。
(3)ア名古屋拘置所の職員（以下，単に「職員」という。）は，平成２６年３月３１日，被上告人の居室において，便箋つづりに添付された吸取紙に，被上告人により許可なく書き込みがされているのを発見したことから，被上告人に対し，当該書き込みは本件遵守事項２６項に違反するとして，書き込みが容認されているノート等にその内容を書き写した上で当該吸取紙を廃棄するよう指導した。その後，被上告人は，当該吸取紙を廃棄した。
イ職員は，平成２６年４月１４日，被上告人の居室において，未使用の封筒が，被上告人により許可なく半分に切断されて二つの袋状とされ，切手の保管に用いられているのを発見したことから，その後数回にわたり，被上告人に対し，当該封筒の切断は本件遵守事項２０項に違反するとして，当該封筒を廃棄又は提出するよう指導した。被上告人がこれに応じなかったことから，所長は，同項等に違反した疑いで被上告人に対する調査を行った上，同年５月３０日，被上告人に対し，上記違反を理由に戒告の懲罰を科するとともに，当該封筒を国庫に帰属させる処分をした。
ウ職員は，平成２７年４月２３日，被上告人の居室において，便箋つづりの台紙に，被上告人により許可なく書き込みがされているのを発見したことから，被上告人に対し，当該書き込みは本件遵守事項２６項に違反するとして，書き込みが容認されているノート等にその内容を書き写した上で当該台紙を廃棄するよう指導した。被上告人がこれに応じなかったことから，所長は，同項に違反した疑いで被上告人に対する調査を行った上，同年５月１９日，被上告人に対し，上記違反を理由に閉居５日の懲罰を科するとともに，当該台紙を国庫に帰属させる処分をした。３原審は，上記事実関係の下において，要旨次のとおり判断して，被上告人の請求のうち前記２(3)アからウまでの所長又は職員（以下「所長等」という。）の指導，懲罰等の措置の違法を理由とする各請求を一部認容した。刑事収容施設法７４条２項は，同条１項にいう遵守事項として定める事項を列挙しているところ，物品の加工や書き込みに関しては，同条２項８号において，不正と評価し得る行為の禁止のみを容認していることが明らかである。そうすると，同項に基づいて定められた本件遵守事項２０項及び２６項についても，その文言にかかわらず，不正と評価し得る行為のみを禁止しているものと解釈すべきである。そして，被収容者による物品の加工や書き込みが，一般社会においても通常行われる態様のものであり，不正連絡，不正情報収集その他不正の目的につながるおそれがないことが明らかであるような場合においてまで，これを一律に禁止することは，同条２項に反し，国家賠償法上も違法と解すべきである。被上告人がした，便箋つづりに添付された吸取紙に書き込みをする行為（前記２(3)ア），封筒を半分に切断する行為（同イ）及び便箋つづりの台紙に書き込みをする行為（同ウ。以下，これらの行為を併せて「本件各行為」という。）は，いずれも，一般社会においても通常行われる態様のものであって，不正連絡又は不正情報収集につながるおそれがないものと認められるから，本件各行為について所長等が被上告人に対してした指導，懲罰等の措置は，国家賠償法上違法というべきである。
４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
(1)刑事施設の規律及び秩序は，適正に維持されなければならず（刑事収容施設法７３条１項），そのため，刑事施設の長は，被収容者が遵守すべき事項（遵守事項）を定めるものとされている（同法７４条１項）。そして，遵守事項は，被収容者としての地位に応じ，同条２項各号に掲げる事項を具体的に定めるものとされているところ（同項柱書き），同項各号は遵守事項の策定の基準となる概括的な事項を列挙するにとどまることからすれば，これらの事項を具体的にどのように定めるかについては，それが刑事施設の規律及び秩序を適正に維持するため必要な限度を超えるものでない限り（同法７３条１項，２項参照），当該刑事施設内の実情に通じた刑事施設の長の合理的な裁量に委ねられているというべきである。(2)刑事収容施設法７４条２項８号は，遵守事項に定める事項の一つとして，「金品について，不正な使用，所持，授受その他の行為をしてはならないこと。」を掲げているところ，ここにいう不正とは，刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるか否かという観点から判断すべきものと解される。そして，本件遵守事項２０項は，許可なく物品の加工等をしてはならない旨を，同２６項は，便箋等以外の物に許可なく書き込みをしてはならない旨を，それぞれ定めているところ，これらは，同号に掲げる金品の不正な使用等の禁止のための規制を具体的に定めたものであり，一定の行為について，所長による事前かつ個別の許可を受けない限り，当該行為をしてはならないものとし，その許可に際して，所長において上記の観点から被収容者がしようとする行為が不正なものか否かを判断することとする趣旨のものと解される。


令和元年１０月１０日判決言渡
平成３１年（ネ）第１００２８号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２９年（ワ）第１６９５８号）
口頭弁論終結日令和元年８月６日
判                決
控訴人（一審被告）                ラクサス・テクノロジーズ株
式会社
同訴訟代理人弁護士               松    永      克    彦
白    日      雄    歩
中    川              徹
安    西      紀    皓
被控訴人（一審原告）               株式会   社エスプリライン同訴訟代理人弁護士         平      津    慎    副
神      田    知    宏
田      村    有加    吏
主         文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
以下，用語の略称及び略称の意味は，原判決に従い，原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」と改める。
第１控訴の趣旨
１原判決のうち控訴人の敗訴部分を取り消す。
２上記取消しに係る部分の被控訴人の請求を棄却する。
第２事案の概要
１本件は，被控訴人が，控訴人による原判決別紙被告ＤＶＤ目録記載のパッケージ内のＤＶＤ（以下「被告ＤＶＤ」という。）の作成，配布等が，主位的には，映画の著作物又は編集著作物である，原判決別紙原告ＤＶＤ目録記載のパッケージ内のＤＶＤ（以下「原告ＤＶＤ」という。）について被控訴人が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し，予備的には，言語の著作物である，原告ＤＶＤのスクリプト部分（音声で流れる言語の部分）について被控訴人が有する複製権，翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して，控訴人に対し，民法７０９条に基づき，損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２９年５月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は，控訴人による被告ＤＶＤの作成等は，映画の著作物としての原告ＤＶＤの一部についての翻案権及び同一性保持権を侵害するとして，被控訴人の請求の一部を認容したが，それ以外の被控訴人の請求を棄却したところ，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。
２前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，(1)のとおり補正し，(2)のとおり当審における主張を追加するほかは，原判決の事実及び理由欄の「第２事案の概要等」２～４に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決の補正
ア原判決２頁１３行目～１４行目の「容易に」を削る。イ原判決２頁２２行目の「制作し，」の次に「これを被控訴人の著作名義で公表し，」を加える。
ウ原判決３頁５行目で引用している原判決別紙「ＤＶＤの内容の対照表」の「被告ＤＶＤの構成」欄の項目アの「社名」を「商品名」に改める。エ原判決２１頁１７行目の「被告ＤＶＤ」を「平成２６年１月１６日から同年８月１日までの被告ＤＶＤ」に，１９行目の「被告」を「平成２６年１月１６日から同年８月１日までに行われた控訴人」に，２２行目の「著作者人格権」を「平成２６年１月１６日から同年８月１日までに行われた同一性保持権」に，それぞれ改める。
(2)当審における主張
ア映画の著作物としての原告ＤＶＤの複製権，翻案権侵害の有無（争点１）
について
（控訴人の主張）
(ｱ)項目イ及びウについて
原判決は，「英会話の宣伝，紹介用のＤＶＤにおいて，教材を利用することで新しい状況となることについて紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現するとともに，教材により達成できる状況について，扉の奥に，その状況を表しているともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すことで表現しているものといえ，その表現は，全体として，個性があり，創作性があるといえる」と判断している。
しかし，項目イについては，新しい状況となることについて白い扉で表現することや，白い扉の奥に新しい状況として宇宙を表現することは，ありふれた表現であるし，素材や画面構成もありふれたものである。このような表現について創作性を認めた場合，デザイナーが論理的にデザインを創り上げると，類似した表現となってしまうから，高い確率で同表現に対する著作権侵害が成立してしまう。項目ウについては，商品の効能等（英会話教材であれば英語が話せることによって生じる新しい世界）を強調するために，その効能等を示す写真とフレーズを複数回示すことは，ありふれた表現である。被告ＤＶＤも英会話教材の試聴用ＤＶＤであり，その特性上，英会話を学ぶ動機付けを訴求する表現を用いることは当然であることから，項目ウのような表現に創作性を認めることは，英会話教材を紹介，宣伝する表現そのものに独占権を与えることになり相当でない。したがって，仮に項目イ及びウに共通点があり類似性が認められるとしても，原告ＤＶＤの項目イ及びウに創作性は認められないから，翻案権の侵害とはならない。
(ｲ)項目オについて
原判決は，「項目オにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は，教材を学ぶことで状況が変わることを，二度にわたる態様の光を含む空の情景で示し，また，自社の商品を用いることで交流の範囲が広がることなどを人物が写った多数の写真を自社商品の周りを回転させることなどで表現しているものといえ，その表現は，全体として，個性があり，創作性があるといえる」と判断している。しかし，画面の切り替え後に空を映すこと，何かを学ぶという動機付けをしたり，新しい状況となることを表現することについて太陽の光を含む空の情景で示すこと，自社商品や自社サービスの宣伝，広告において，自社商品等を利用している者の写真を自社商品等の回りを回転させることで，自社商品等が世間で広く利用されていることを表現することは，ありふれた表現である。したがって，仮に項目オに共通点があり類似性が認められるとしても，原告ＤＶＤの項目オに創作性は認められないから，翻案権の侵害とはならない。
(ｳ)項目ケについて


原判決は，「項目ケの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は，空に浮かんだ階段を下から見上げる構図とすることによって，階段を上っていくイメージを抱かせ，階段と英語学習のステップが結び付くものであり，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤでほぼ共通するフレーズの内容に照らしても，一定の階段を踏んで英語学習を進めることができるなどのイメージを与えるものである。そのようなステップが７段階あり，その内容がほぼ同一であることをも考慮すると，この共通点は，作成者の個性が表れており，全体として創作的な表現であると認められる」と判断している。しかし，英会話に限らず，学習の過程においては段階を踏む必要があることは当然のことであり，そのことを，階段を用いて表現することはありふれた表現である。
また，一つ一つのステップでどういったものが得られるのかを表示しながら階段を上っていく表現も一般的なものであるところ，階段に示されているフレーズは外国語学習において当然の過程であり，他に代替する表現がない。被告ＤＶＤと原告ＤＶＤは，同じビジネスモデルの商品であるから，その特徴の洗い出しが似ているのは当然であり，各ステップで利用される表現も当然に類似することになる。項目ケの表現に創作性を認めることは，英会話教材を紹介，宣伝する表現そのものに独占権を与えることになり相当でない。
したがって，仮に項目ケに共通点があり類似性が認められるとしても，原告ＤＶＤの項目ケに創作性が認められないから，翻案権の侵害とはならない。
(ｴ)項目テ及びトについて
原判決は，項目テについて，「項目テの共通点は，各ＤＶＤにおいて宣伝している英会話教材が日本全国で広く支持を得ていることやその英会話教材を使用することによって，日本中，世界中の人間とつながることができることにつき，音声に加え，日本列島における光や地球の周りの写真を用いて伝えることを意図していると考えられるものであり，具体的な表現において作成者の個性が現れており，全体として創作的な表現であると認められる」と，項目トについて，「項目トの共通点も，英会話の上達について，日の出から青空への変化を通じて伝えることを意図したものであると考えられ，具体的な表現において作成者の個性が現れており，全体として創作的な表現であると認められる」と判断している。しかし，英会話教材に限らず，商品やサービスの宣伝，広告として，日本中又は世界中で利用されていることを示すために，日本列島の地図を用いて表現することは，ありふれた表現である。また，英会話が上達したこと等を日の出から青空への変化で表現することも，ありふれた表現である。このような表現に創作性を認めることは，英会話教材を紹介，宣伝する表現そのものに独占権を与えることになり相当でない。
したがって，仮に，項目テ及びトに共通点があり，類似性が認められるとしても，原告ＤＶＤの項目テ及びトに創作性が認められないから，翻案権の侵害とはならない。
また，原判決は，項目トについて，「『あなたの心があなたの未来を創ります。』(原告ＤＶＤ)，『あなたの心であなたの未来が１８０度変わります。』（被告ＤＶＤ）という音声が流れるとともに，同趣旨の文字を画面に表示する点などが共通する」とするが，そこで流されている音声・文字の具体的な表現は主語も述語も異なる表現であり，共通しているとはいえない。
（被控訴人の主張）
(ｱ)項目イ及びウについて
控訴人は，「新しい状況となることについて白い扉で表現することや，白い扉の奥に新しい状況として宇宙を表現すること」，「商品の効能等を強調するために，その効能等を示す写真とフレーズを複数回示すこと」は，ありふれた表現であると主張する。
しかし，原判決は，そのような点のみを捉えて創作性を認めたものではない。原判決は，被告ＤＶＤと原告ＤＶＤの共通点である，「紺色の背景の中央に白い扉が現れ，白い扉が拡大されるに従いその扉が手間に開き，その奥に宇宙が広がる点」，「扉の先の宇宙の中心に白い光が現れ，それが次第に大きくなり，その後海外の光景の写真が表示され，その写真が拡大していくとともに，『外国人の友達が欲しい』という英会話を学ぶ動機を示すフレーズが画面の下部に赤色で表示され，そのような写真の表示，拡大とフレーズの表示が，写真及びフレーズを変えて５回繰り返される点」を捉えて，具体的な表現のレベルとして，全体として，個性があり，創作性があると判断したものである。
控訴人の上記主張は，原判決が認定した共通点を正しく把握していないばかりか，項目イ及びウが「全体として」創作性があるとの原判決の判断を全く理解しないものであり，失当である。
(ｲ)項目オについて
控訴人は，項目オについて，「新しい状況となることについて太陽の光を含む空の情景で示すこと」，「自社商品あるいは自社サービスの宣伝，広告において，自社商品等を利用している者の写真を自社商品等の回りを回転させることで，自社商品等が世間で広く利用されていることを表現すること」は，ありふれた表現であると主張する。
しかし，原判決は，そのような点のみを捉えて創作性を認めたものではない。原判決は，被告ＤＶＤと原告ＤＶＤの共通点である，「白い雲の奥に太陽が白く光る青空の光景となり，その後，別の画面となった後，暗い雲の一部から太陽の光が差す光景となり，『新しい言葉を習得すると新しい自分を発見したり新しい世界が広がります。人間にはもともと言葉を話せる力が備わっています』という音声が流れ，さらに，その後，『さあここから一緒に始めましょう，（商品名）の世界へようこそ』という音声が流れ，画像中央の商品のＤＶＤが回転するとともに，その周囲を人物の写真が左回りで周り，『Ｗｅｌｃｏｍｅｔｏ    （商品名），（商品名）の世界へようこそ』という文字テキストが表示される点」を捉えて，具体的な表現のレベルとして，全体として，個性があり，創作性があると判断したものである。控訴人の上記主張は，原判決が認定した共通点を正しく把握していないばかりか，項目オが「全体として」創作性があるとの原判決の判断を全く理解しないものであり，失当である。
(ｳ)項目ケについて
控訴人は，項目ケについて，「学習の過程においては段階を踏む必要があることは当然のことであり，そのことを，階段を用いて表現すること」は，ありふれた表現であると主張する。


しかし，原判決は，そのような点のみを捉えて創作性を認めたものではない。原判決は，被告ＤＶＤと原告ＤＶＤの共通点である，「画面上部が光り，雲が浮かんでいる空の様子となった後，画面の上方から階段が伸びてきて，階段を下から見上げる構図となり，その後，空を背景に，最下段の階段の側面に英語学習のステップのフレーズが表示され，そのフレーズの読み上げが終わると一段上の階段の側面が拡大されると同時に，その階段の側面に次の英語学習のステップのフレーズが右からスライドして表示されるとともに，そのフレーズがナレーションされ，それを７回繰り返して，七つ目の英語学習のステップが表示されると，側面にフレーズが記載された階段が最下段まで表示されるという点」，「各階段の側面に表示されるフレーズは，原告ＤＶＤでは，①『聞くことを習慣化する』，②『単語やフレーズの音がキャッチできるようになる』，③『言っていることが理解でき短い言葉で反応できるようになる』，④『短い言葉で自分の意思を伝えられるようになる』，⑤『簡単な会話のキャッチボールができるようになる』，⑥『言葉のキャッチボールが長く続くようになる』，⑦『意識せずに自然に外国人との会話が楽しめるようになる』であるのに対し，被告ＤＶＤでは，①『流して聞くことを習慣化する』，②『単語，フレーズの音が聞き取れるようになる』，③『言っていることが分かり，短いフレーズで返事ができるようになる』，④『短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる』，⑤『簡単な会話のキャッチボールができるようになる』，⑥『言葉のキャッチボールが長く続けられる』，⑦『意識せず，自然に外国人との会話が楽しめるようになる』であり，その内容，表現はほぼ共通している」点を捉えて，具体的な表現のレベルとして，「作者の個性が現れており，全体として創作的な表現である」と判断したものである。
控訴人の上記主張は，原判決が認定した共通点を正しく把握していないばかりか，項目ケが「全体として」創作性があるとの原判決の判断を全く理解しないものであり，失当である。
(ｴ)項目テ及びトについて
控訴人は，項目テ及びトについて，「商品やサービスの宣伝，広告として，日本中又は世界中で利用されていることを示すために，日本列島の地図を用いて表現すること」，「英会話が上達したこと等を日の出から青空への変化で表現すること」は，ありふれた表現であると主張する。
しかし，原判決は，そのような点のみを捉えて創作性を認めたものではない。原判決は，被告ＤＶＤと原告ＤＶＤの共通点である，「日本列島の一部を上から見下ろした後に，暗い日本列島に光る部分が現れて，それが増えていき，日本列島全体がおおよそ光り，その後，人物が映った多くの小さい長方形の写真が宇宙から見た地球の周囲を回る点，商品をきっかけにできた仲間達の輪又は商品の輪の広がりについて，日本列島全体がおおよそ光る部分で，それが日本全国に広がる旨の音声が流れ，その直後の多くの小さい長方形の写真が宇宙から見た地球の周囲を回る場面で，それが世界中へ広がり始めている旨の音声が流れる点」，「日の出の情景の後，赤っぽい太陽が大きく移され，その後，左上方に太陽の光が見える青空に変わり，『あなたの心があなたの未来を創ります。』，『あなたの心であなたの未来が１８０度変わります。』という音声が流れるとともに，同趣旨の文字画面に表示する点」を捉えて，具体的な表現のレベルとして，全体として，個性があり，創作性があると判断したものである。
控訴人の上記主張は，原判決が認定した共通点を正しく把握していないばかりか，項目テ及びトが「全体として」創作性があるとの原判決の判断を全く理解しないものであり，失当である。
イ損害の有無及びその額（争点５）について
（控訴人の主張）
(ｱ)原判決が翻案権の侵害を認めた部分の時間は，以下のとおり，約２分１６秒（１３６秒）であり，原告ＤＶＤの全体の時間約３２分０７秒（１９２７秒）の約７％にすぎない。
原告ＤＶＤの時間
項目イ７秒（００：０８～００：１５）
項目ウ２１秒（００：１５～００：３６）
項目オ３１秒（００：５８～０１：２９）
項目ケ４７秒（１５：３０～１６：１７）
項目テ２０秒（３１：３７～３１：５７）
項目ト１０秒（３１：５７～３２：０７）
合計２分１６秒（００：００～３２：０７）
(ｲ)また，原告ＤＶＤの作成に当たり，翻案権の侵害が認められた部分の背景画像等を被控訴人が自ら撮影したとは考え難いこと，その一方，翻案権の侵害が認められていないインタビュー部分の撮影編集には時間を要したと考えるのが自然であることからすると，原告ＤＶＤの作成において，原判決が翻案権の侵害を認めた部分の作成に要した時間，労力，創意工夫の割合も低かったはずである。(ｳ)被告ＤＶＤも原告ＤＶＤも，いずれもＤＶＤ全体を通じて初めてその役割を果たす成果物であり，全体が著作権侵害とされているわけではなく，上記のとおり７％程度時間にすぎない部分しか共通していないと判断されていること，試聴版ＤＶＤのもつ本質的な目的は体験者のインタビュー部分や製作者の説明の部分であるから，本質的ではない部分についてのみ共通していると判断されたにすぎないことからすると，被控訴人に損害は発生していないとも考えられる。(ｴ)以上からすると，被控訴人が，原告ＤＶＤの著作権の行使につき受けるべき金銭の額を，被告ＤＶＤ１枚当たり１０００円とすることは高額にすぎる。
（被控訴人の主張）
控訴人の主張は争う。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，映画の著作物としての原告ＤＶＤについての翻案権及び同一性保持権の侵害による不法行為に基づく損害賠償金３６万５０００円及びこれに対する平成２９年５月３０日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を求める請求を認めた原判決は，正当であると判断する。
その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決の事実及び理由欄の「第３当裁判所の判断」１，３～５に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）


１原判決２５頁４行目の括弧内を「最高裁平成１１年（受）第９２２号同１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照」に改める。２原判決２５頁９行目の「解される。」を，「解されるが，上記の「創作的な表現」というためには，作成者の何らかの個性が現れている必要があり，表現方法がありふれている場合など，作成者の個性が何ら現れていない場合は，「創作的な表現」ということはできないというべきである。」
３原判決２５頁１５行目冒頭から２６頁２０行目末尾までを次のとおり改める。「(ｱ)前記前提事実(3)及び証拠（甲５，６）によると，イントロダクション部分において，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，最初に文字が大きく表示される点（項目ア），紺色の無地の背景の中央に白い扉が宙に浮いているような状態で現れ，白い扉が拡大されるに従いその扉が手前に開き，その奥に宇宙が広がる点（項目イ），扉の先の宇宙の中心に白い光が現れ，それが次第に大きくなり，その後，海外の光景の写真と共に，「外国人の友達が欲しい」（原告ＤＶＤ），「外国人の友達や交流を増やしたい」（被告ＤＶＤ）などの英会話を学ぶ動機を示す五つのフレーズの音声が流れ，その文字テキストが，順次，画面の下部に赤色で表示されるが，同フレーズは画面の前面から奥に向かっていき，反対に，上記各写真が画面の奥から前面に拡大してくるように見えるように表現している点（項目イ，ウ），外国人と話している様子と共に，「あなたはどんな自分になりたいですか。なりたい未来のあなたを想像してください。」などの音声が流れる点（項目エ），白い雲の奥に太陽が白く光る青空の光景となり，別の画面が挿入された後，暗い雲の一部から太陽の光が差す光景となり，その際，「新しい言葉を習得すると新しい自分を発見したり新しい世界が広がります。人間にはもともと言葉を話せる力が備わっています。」などの音声が流れ，さらに，その後，「さあここから一緒に始めましょう，（商品名）の世界へようこそ」という音声が流れ，画像中央で商品のＤＶＤが回転すると共に，その周囲を人物の写真が左回りで周り，「Ｗｅｌｃｏｍｅｔｏ    （商品名），（商品名）の世界へようこそ。」という文字テキストが表示される点（項目オ）などにおいて，共通している（暗い雲の一部から太陽の光が差す光景の部分の表現は酷似している。）。
他方，冒頭に表示される文字は，原告ＤＶＤでは社名を意味する文字であるが，被告ＤＶＤでは商品名を意味する文字である点（項目ア），上記の白い扉における具体的な模様や，原告ＤＶＤでは，白い扉の奥はすぐに宇宙となるのに対し，被告ＤＶＤでは，白い扉の奥は人物が写されている多数の写真が貼られたトンネルであり，そこを進んだ後に宇宙が光る点（項目イ），英会話を学ぶ動機を示す五つのフレーズの文字テキストが，順次，画面の下部に表示される際に表示される海外の光景の写真が，原告ＤＶＤでは５枚であるのに対し，被告ＤＶＤでは，６枚であり，また，そのうちの１枚は，画面の手前から奥へ向かっていくように見える写真であり，さらに，同写真が表示される前に被告ＤＶＤでは全体が金色に光る点（項目ウ），白い雲の奥に太陽が白く光る青空の光景と暗い雲の一部から太陽が差す光景の間に，原告ＤＶＤでは花が開く様子と強い光が重なって表示される映像を挿入しているのに対し，被告ＤＶＤでは握手と地球が重なって表示される映像及び朝日が地平線を上っていく映像を挿入している点（項目オ）などが異なり，使用される写真，登場人物やその背景，商品のＤＶＤが回転する際の背景の色（項目ウ～オ）も異なる。
(ｲ)原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの項目アにおける共通点である冒頭に文字を大きく表示すること自体はアイデアであり，その具体的な表現内容は前記(ｱ)のとおり異なっている。」
４原判決２７頁１５行目の「上記共通する」から１６行目の「考慮すれば」までを「このことに，同共通点は，視聴者に与える印象は強いものと認められるが，一方で，前記(ｱ)で判示した原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの相違点は，視聴者に与える印象は弱く，原告ＤＶＤに些細な変更を加えたにすぎないものと認められることを併せ考慮すると」に改める。
５原判決２７頁１７行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「(ｳ)控訴人の主張について
ａ控訴人は，項目イについて，新しい状況となることについて白い扉で表現することや，白い扉の奥に新しい状況として宇宙を表現することはありふれた表現であるし，素材や画面構成もありふれたものである，このような表現について創作性を認めた場合，デザイナーが論理的にデザインを創り上げると，類似した表現となってしまうから，高い確率で同表現に対する著作権侵害が成立してしまうと主張し，また，項目ウについては，商品の効能等を強調するために，その効能等を示す写真とフレーズを複数回示すことはありふれた表現であり，このような表現に創作性を認めることは，英会話教材を紹介，宣伝する表現そのものに独占権を与えることになり相当ではないと主張し，さらに，項目オについては，画面の切り替え後に空を映すこと，何かを学ぶという動機付けをしたり，新しい状況となることを表現することについて，太陽の光を含む空の情景で示すこと，自社商品や自社サービスの宣伝，広告において，自社商品等を利用している者の写真を自社商品等の回りを回転させることで，自社商品等が世間で広く利用されていることを表現することは，ありふれた表現であると主張する。
しかし，項目イ，ウ及びオにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，前記(ｱ)で判示したとおり，控訴人の上記主張に係る表現方法に比べてより具体的な表現方法において共通しており，前記(ｲ)のとおり，同表現方法に創作性が認められるのであって，控訴人が主張する上記の抽象的な表現方法に創作性が認められると判断するものではない。また，これらの点に関する表現方法は，前記(ｱ)で判示した共通点に係る表現方法の他にも多様な表現方法が考えられるから，同表現部分に著作物性を認めたとしても，英会話教材を紹介，宣伝する表現方法が不当に制約されたり，独占権を与えるということにはならない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
ｂ控訴人は，原告ＤＶＤの表現がありふれた表現であることを立証するために乙６を提出する。


しかし，乙６には，扉や商品の特徴の説明や青空の画像や複数の写真等を円形に配置した画像が掲載されているが，当該画像がいかなる思想，感情を表現したものであるのかや当該画像がどのように変化していくかは不明であるし，また，当該画像のみを見ても，その表現方法は，前記(ｱ)で判示した原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点に係る表現方法とは大きく異なることは明らかであるから，乙６から，上記の共通点に係る表現方法がありふれた表現方法であると認めることはできない。」６原判決３０頁１行目の「まず，」から９行目の「共通している。」までを次のとおり改める。
「まず，画面中央最上部が光り，雲が浮かんでいる空の様子となった後，７段の階段が，空中を浮いた状態で，画面上方奥から手前に近づいてきて，階段の最下段の側面が画面中央に大きく拡大して，同側面に英語学習のステップのフレーズが，効果音と共に右側からスライドして表示されて，同フレーズが読み上げられ，その後，同側面は下方に移って画面から消え，代わって一段上の階段の側面が画面中央に拡大し，同側面に英語学習のステップのフレーズが，効果音と共に右側からスライドして表示され，その後，同様の動作が，残りの５段分繰り返されて，最上段の側面のフレーズが読み上げられると，側面にフレーズが記載された階段が最上段から最下段まで映し出されるという点で共通している。」７原判決３１頁１行目冒頭から１１行目末尾までを次のとおり改める。「(ｲ)項目ケにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は前記(ｱ)のとおりであるが，同共通点に係る表現方法は，階段を一つ上ることにより，その側面に表示された効果を得られ，このステップを一つずつ踏み，階段を上りきることで，階段の最上段にある光り輝く未来に到達できることを表現しようとしたものと理解できるところ，上記表現方法は，個性的であり，視聴者に強い印象を与えるものと認められることからすると，上記表現方法には創作性が認められるというべきである。そして，このことに，前記(ｱ)で判示した原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの相違点は，視聴者に与える印象は弱く，原告ＤＶＤに些細な変更を加えたにすぎないものと認められることを併せ考慮すると，被告ＤＶＤから，項目ケの原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものと認められる。
(ｳ)控訴人の主張について
ａ控訴人は，学習の過程においては段階を踏む必要があることを，階段を用いて表現することや各ステップで得られるものを表示しながら階段を上っていく表現はありふれた一般的なものである，階段に示されているフレーズは外国語学習において当然の過程であり，他に代替する表現がない，被告ＤＶＤと原告ＤＶＤは各ステップで利用される表現も当然に類似することになる，項目ケの表現に創作性を認めることは，英会話教材を紹介，宣伝する表現そのものに独占権を与えることになり相当でないと主張する。
しかし，項目ケにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，前記(ｱ)で判示したとおり，控訴人の上記主張に係る表現方法に比べてより具体的な表現方法において共通しており，前記(ｲ)のとおり，同表現方法に創作性が認められるのであって，控訴人が主張する上記の抽象的な表現方法に創作性が認められると判断するものではない。また，この点に関する表現方法は，前記(ｱ)で判示した原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点に係る表現方法の他にも，多様な表現方法が考えられるから，同表現部分に著作物性を認めても，英会話教材を紹介，宣伝する表現方法を独占させることにはならない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
ｂ控訴人は，乙６を提出し，乙６には，階段の画像が掲載されているが，前記ア(ｳ)ｂの判示と同様の理由により，乙６から，上記の共通点に係る表現方法がありふれた表現方法であると認めることはできない。」８原判決３５頁２５行目の「日本列島」から２６行目の「現れて」までを，「日本列島の地図を上から示し，同地図は，最初は全体的に暗かったのが，一部に光る部分が現れて」に改める。
９３６頁６行目の「太陽が」から１０行目の「表示する点」までを次のとおり改める。
「太陽が速い速度で上っていく状況が大きく映され，その後，早い速度で雲が流れている明るい青空の映像に切り替わり，同青空の映像の中央部分に「あなたの心があなたの未来を創る！」（原告ＤＶＤ），「あなたの心であなたの未来が１８０度変わる！」（被告ＤＶＤ）との文字が２段で表示され，また，同文字が読み上げら
れる点」
10原判決３６頁１１行目の「日本列島」から，１２行目～１３行目の「映され」までを「日本列島の光る部分は，関東地方から北の地域に広がり，その後日本列島全体に広がっていき」に改め，１４行目の「日本列島」から１５行目の「順に映され」までを「日本列島の光る部分は，概ね南から順に北に向かって日本列島全体に広がっていき」に改める。
11原判決３６頁１７行目の「原告ＤＶＤ」から同行目末尾までを次のとおり改める。
「原告ＤＶＤと被告ＤＶＤとでは，地球を回る写真，太陽が上る方向や太陽の大きさ，青空に流れる雲の形，青空が映っている画面に表示される文字及びその色等が異なる。さらに，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤとでは，被告ＤＶＤでは，太陽が上っていく映像に切り替わる前に，外国人と日本人が交流する様子を映した映像が挿入されている点や青空に雲が流れる場面で，太陽がはっきりとは映っていない点で異なる。」
12原判決３７頁１行目の「上記」から「考慮すれば」までを「このことに，同共通点は，視聴者に与える印象は強いものと認められるが，一方で，前記(ｱ)で判示した原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの相違点は，視聴者に与える印象は弱く，原告ＤＶＤに些細な変更を加えたにすぎないものと認められることを併せ考慮すると」に改める。
13原判決３７頁３行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「(ｳ)控訴人の主張について


平成２６年９月２４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１０２３６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年８月６日
判     決
原        告     日亜化   学工業   株式会   社訴訟代理人弁護士     阿    部    隆    徳訴訟代理人弁理士     鮫    島        睦同            言    上    惠    一同            田    村        啓同            中    野    晴    夫
被告       エバーライト・エレクトロニクス
・カンパニー・リミテッド
訴訟代理人弁護士     黒    田    健    二同            吉    村        誠
主     文
１特許庁が無効２０１１－８００１８３号事件について平成２５年７月１８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成７年１２月１日，発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願（特願平７－３１４３３９号。優先権主張：平成６年１２月２日，同年１２月９日，平成７年３月１６日，日本）をし，平成１０年５月１５日，設定の登録（特許第２７８０６９１号）を受けた（登録時の請求項の数１２。甲２１。以下，この特許を「本件特許」という。）。被告は，平成２３年９月２８日，特許庁に対し，本件特許の請求項１ないし１２に係る発明を無効にすることを求めて審判請求（無効２０１１－８００１８３号）をし，特許庁は，平成２４年１１月１２日，「特許第２７８０６９１号の請求項１ないし１２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は同年１１月２２日，原告に送達された。原告は，上記審決を不服とし，平成２４年１２月２２日，当裁判所に対して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した（当裁判所平成２４年（行ケ）第１０４４０号）。
原告は，平成２５年２月１９日，特許庁に対し訂正審判を請求し（訂正２０１３－３９００３１号），当裁判所に対して平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下「平成２３年改正前特許法」という。）１８１条２項所定の決定を求めたところ，当裁判所は，平成２５年３月４日，上記規定により「特許庁が無効２０１１－８００１８３号事件について平成２４年１１月１２日にした審決を取り消す。」との決定をした。特許庁は，原告が上記訂正審判請求において提出した訂正明細書（甲２２）を特許無効審判における訂正の請求とみなして（平成２３年改正前特許法１３４条の３），審理の上，平成２５年７月１８日，「訂正を認める。特許第２７８０６９１号の請求項１ないし９に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」といい，本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。）をし，その謄本は，同年７月２６日，原告に送達された。
原告は，平成２５年８月２３日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲
本件訂正後の請求項の数は９であり，請求項１ないし９の特許請求の範囲は，次のとおりである（訂正箇所に下線を引いた。）。以下，本件訂正後の本件特許に係る発明を本件訂正後の請求項の番号に従って「本件発明１」などといい，本件発明１ないし９を併せて「本件発明」という。また，本件訂正後の明細書（甲２１，２２）を，図面を含め，「本件明細書」という。
【請求項１】
インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。
【請求項２】
活性層とｎ型窒化物半導体層との総膜厚が３００オングストローム以上であることを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項３】
インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなる井戸層を備え，第１および第２の面を有する活性層を具備し，該活性層の第２の面側にＧａＮよりなるｐ型コンタクト層を備え，該活性層の第１の面に接して該活性層を構成するインジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりもバンドギャップエネルギーの大きなＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層とｐ型コンタクト層との間に該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａｌ－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を単一量子井戸構造または多重量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
活性層が，ノンドープのものであることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項５】
活性層にドナー不純物および／またはアクセプター不純物がドープされていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項６】


活性層が，厚さ１００オングストローム以下の井戸層を有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項７】
活性層が，厚さ７０オングストローム以下の井戸層を有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項８】
活性層が，ＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）よりなる井戸層を有することを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項９】
活性層が，ＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）よりなる井戸層と，Ｉｎｚ’Ｇａ１－ｚ’Ｎ（０＜ｚ’＜１，ただし，ｚ’はｚと異なる）もしくはＧａＮよりなる障壁層との組み合わせからなる多重量子井戸構造を有することを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件訂正前の明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１ないし９について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないから，平成１１年法律第１６０号による改正前（以下「平成１１年改正前特許法」という。）の特許法３６条４項（判決注・本件審決中に「平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第３６条第４項」とあるのは，平成１１年法律第１６０号による改正前の特許法３６条４項の誤記と認める。）に規定する要件を充たしておらず，本件発明１ないし９についての特許は，特許法１２３条１項４号に該当し，無効にすべきものである，というものである。
本件審決の判断の要旨
ア本件発明１を以下に再掲する。
「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。」すなわち，本件発明１は，活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する，窒化物半導体発光素子である。イ段落【０００９】及び【００１１】には，上記アで言及した「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」についての記載があるものと認められる。
しかしながら，段落【０００８】～【００１２】には，具体的にどのような構成によって，活性層とクラッド層との界面平行方向に，引っ張り応力が発生し，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも小さいエネルギーを持つ光を発光することとなるのかは，記載されていないから，本件発明１の「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」点について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。


ウ段落【００１７】には，「例えば単一量子井戸構造の井戸層の膜厚を薄くすることにより発光波長を変化させることができる。」との記載があり，段落【００４０】には，「活性層は膜厚が２００オングストローム以下になると引っ張り応力が作用して弾性的に変形してバンドギャップエネルギーが小さくなり発光波長が長くなる傾向にある。」との記載がある。しかしながら，段落【００１８】に「ＩｎＧａＮ，またはＧａＮよりなるｎ型の第１のクラッド層５は，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて，結晶が柔らかいので，この第１のクラッド層５がバッファ層のような作用をする。つまりこの第１のクラッド層５がバッファ層として作用しているために，活性層６を量子井戸構造としても活性層６にクラックが入らず，また第１のクラッド層５，７の外側に形成される第２のｎ型クラッド層４，第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる。」とあり，段落【００４０】に「この第１のｎ型クラッド層５は，活性層とＡｌを含む第２のｎ型クラッド層４の間のバッファ層として作用する。」とあるとおり，上記の段落【００１７】及び【００４０】の記載は，活性層の両面に，ＩｎＧａＮ又はＧａＮよりなり，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて結晶が柔らかい第１のクラッド層５，７が接し，第１のクラッド層５，７の外側に第２のクラッド層４，８が形成された，【図１】に示される層構造の窒化物半導体発光素子についての記載であり，「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」，つまり，ＩｎＧａＮよりなり，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて結晶が柔らかい第１のクラッド層が，活性層の一方の面のみに接する本件発明１についての記載ではない。
エ段落【００３４】には，「井戸層の膜厚を薄くすることによって，バンドギャップエネルギーが小さくなり，元の井戸層のバンドギャップエネルギーよりも低エネルギーの光，即ち長波長を発光させることが可能となる。」との記載がある。
しかしながら，段落【００３３】の記載によれば，段落【００３２】～【００３７】に記載された窒化物半導体発光素子は，活性層の両面にＩｎＧａＮよりなる第１のクラッド層（Ｉｎ0.01Ｇａ0.99Ｎよりなる第１のｎ型クラッド層とＩｎ0.01Ｇａ0.99Ｎよりなる第１のｐ型クラッド層）が接し，第１のクラッド層の外側に第２のクラッド層（Ａｌ0.3Ｇａ0.7Ｎよりなる第２のｎ型クラッド層とＡｌ0.3Ｇａ0.7Ｎよりなる第２のｐ型クラッド層）が形成された窒化物半導体発光素子であり，活性層の片面のみにＩｎＧａＮよりなる第１のクラッド層が接する本件発明１とは，構成が異なるものである。よって，単一量子井戸構造の活性層の厚さ，つまり井戸層の厚さと，発光素子の発光ピーク波長との関係を示す【図２】に，段落【００３４】にいう「井戸層の膜厚を薄くすることによって，バンドギャップエネルギーが小さくなり，元の井戸層のバンドギャップエネルギーよりも低エネルギーの光，即ち長波長を発光させることが可能となる。」ことが記載されているとしても，当該記載は，本件発明１に当てはまるものではない。オその他の記載をみても，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１の「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」点について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない。カ本件発明２は，本件発明１において，活性層とｎ型窒化物半導体層との総膜厚を３００オングストローム以上に限定したものに相当する。本件発明３は，本件発明１において，活性層の第２の面に接するＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層上にｐ型コンタクト層を備える点を限定したものに相当する。
本件発明４ないし本件発明９は，本件発明１ないし本件発明３のいずれかにおいて，活性層の構成を限定したものに相当する。したがって，本件発明１と同様の理由により，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明２ないし本件発明９について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。
第３当事者の主張
１原告の主張
取消事由１（本件発明１についての実施可能要件の判断の誤り）
ア本件審決の内容
本件審決は，本件発明１について，「本件発明１は，活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する，窒化物半導体発光素子である。」と認定した上で，本件明細書の記載が，「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」の発明について，いわゆる実施可能要件（平成１１年改正前特許法３６条４項）に違反すると判断した。
イ本件発明１の要旨の認定の誤り


本件審決は，前記のとおり本件発明１を，活性層，活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層，活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備える３層構造であると認定した。
しかしながら，本件発明１は，その特許請求の範囲に「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。」と記載されていることから明らかなとおり，ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備える４層構造である。
本件発明１は，従来のＩｎＧａＮを主とする活性層をＡｌＧａＮを主とする２つのクラッド層で挟んだ構造において，活性層６と第２のｎ型クラッド層４との間にＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなる第１のｎ型クラッド層５を形成することにより，クラックの発生を防止しながら発光波長を長波長側にシフトさせるものである（本件明細書の段落【００３９】，【００４０】）から，本件発明１において，ｎ型窒化物半導体層に接したｎ型ＡｌＧａＮ層は必須の構成であって，本件発明１を４層構造ではなく，３層構造であるとする本件審決の認定は誤りである。本件審決は，本件発明１の認定を誤っているから，これを前提とした実施可能要件違反の判断にも誤りがあることは明らかである。
ウ実施可能要件違反があるとの判断の誤り
本件審決は，本件明細書の発明の詳細な説明は，「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」である本件発明１の「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」点について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない旨判断した。
しかしながら，以下のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている。
本件発明１は，実施例４に基づいて当業者が実施をすることができる
程度に記載されていること
ａ実施例４の構造は，実施例１の構造から「第１のｐ型クラッド層７」を除いた構造であり，下図のとおり，本件発明１と同じ構造となる。
ｂ実施例１には，サファイア基板１の上に，ＧａＮバッファ層２，ｎ型ＧａＮコンタクト層３，ｎ型Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎ第２クラッド層４，ｎ型Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎ第１クラッド層５，Ｉｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎ活性層６，ｐ型Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎ第１クラッド層７，ｐ型Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎ第２クラッド層８，およびｐ型ＧａＮコンタクト層９が設けられた構造が記載されている（本件明細書段落【００４４】～【００５１】）。
そして，実施例４の窒化物半導体発光素子の作製方法は，第１のｐ型クラッド層７を形成しないという点以外は，実施例１の作製方法と同じである（段落【００５４】）から，実施例１に記載されたＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長法）を用いた窒化物半導体層の成長方法において，単に，Ｍｇドープｐ型Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎよりなる第１のｐ型クラッド層７の成長工程（段落【００４９】）を行わないだけで，当業者は実施例４の窒化物半導体発光素子を作製することができる。ｃ本件明細書には，実施例４の活性層６は，Ｉｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎ（単一量子井戸構造）からなり，発光ピーク波長は４２５ｎｍの青色発光を示したと記載されている（段落【００４８】，【００５４】）。ここで「Ｉｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎ活性層は，本来のバンドギャップエネルギーでは３８０ｎｍ付近の紫外発光を示す」ものであるから（段落【００３４】），実施例４の窒化物半導体発光素子では，Ｉｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎ活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーの光の波長（３８０ｎｍ）よりも低いエネルギーの光（４２５ｎｍ）が発光していることが明らかである。


ｄさらに，上記ａ，ｂのとおり，実施例４は，実施例１の構成において「Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎよりなる第１のｐ型クラッド層７」を形成しないという点以外は，実施例１の構成と全く同じ構成であるから，活性層の組成及び膜厚も実施例１と同一であることは明らかである。それにもかかわらず，実施例４の発光ピーク波長は４２５ｎｍであり，発光ピーク波長が４１０ｎｍである実施例１に比較して長波長化しており，また，実施例１の光出力が５ｍＷであるのに対し，実施例４の発光出力は７ｍＷと，その発光出力も向上している（段落【００５１】，【００５４】）。
これらの理由については，実施例４では「活性層にＡｌＧａＮよりなる第２のクラッド層８が直接接しているので活性層の引っ張り応力が大きくなりピーク波長が長波長になると共に，発光出力が増大した。」と記載されている（段落【００５４】）から，本件明細書には，活性層にかかる応力の程度によって長波長化の程度が変わってくることも開示されている。
ｅ以上のとおり，実施例４の構造は本件発明１の構造と同じであり，また，その効果は，活性層にかかる応力に起因して「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」ものであるから，実施例４には，「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，更に該ｎ型窒化物半導体層にｎ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」である本件発明１の「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」点について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている。
ｆ被告の主張について
被告は，実施例４の記載によっても，甲１２との対比でみれば，本件発明１はどのように実施可能であるのか不明である旨主張する。しかしながら，そもそも，実施可能要件は，明細書の中の発明の詳細な説明が充たすべき要件であるから，甲１２に基づいて実施可能要件充足性を議論する被告の主張は失当である。
仮に，被告が主張するように甲１２を考慮したとしても，甲１２の実施例６，並びに本件明細書の実施例１～３，５及び８～１２は，本件発明１とは，クラッド層７の有無において構造が異なっており（甲１２の実施例６，並びに本件明細書の実施例１～３，５及び８～１２では活性層の上側のクラッド層がＩｎＧａＮであるのに対し，実施例４は，活性層の上側のクラッド層がＡｌＧａＮである。），本件発明１についての実施可能要件の充足性の判断とは無関係である。
⒝また，被告は，甲１２の実施例６において発光波長が長波長側にシフトしていない（短波長化している）以上，第１のｐ型クラッド層７を省略した構成（本件明細書の実施例４）においても，発光波長が長波長側にシフトするはずはない（短波長化すると考えられる。）旨主張する。
しかしながら，甲１２には，第１のｐ型クラッド層７を省略した場合に，本来のバンドギャップエネルギーと比べ発光波長が短波長化するとの記載は，どこにも存在しないのであり，被告の上記主張は，甲１２の記載に基づかない，根拠のない主張である。本件明細書の段落【００１８】及び【００４０】は，本件発明１についての記載であり，段落【００４０】には，本件発明１において，発光
波長が長波長化する原理も記載されていること
ａ本件審決は，本件明細書には，段落【００１７】に「例えば単一量子井戸構造の井戸層の膜厚を薄くすることにより発光波長を変化させることができる。」との記載，段落【００４０】に「活性層は膜厚が２００オングストローム以下になると引っ張り応力が作用して弾性的に変形してバンドギャップエネルギーが小さくなり発光波長が長くなる傾向にある。」との記載があるものの，段落【００１８】には「ＩｎＧａＮ，またはＧａＮよりなるｎ型の第１のクラッド層５は，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて，結晶が柔らかいので，この第１のクラッド層５がバッファ層のような作用をする。つまりこの第１のクラッド層５がバッファ層として作用しているために，活性層６を量子井戸構造としても活性層６にクラックが入らず，また第１のクラッド層５，７の外側に形成される第２のｎ型クラッド層４，第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる。」とあり，段落【００４０】には「この第１のｎ型クラッド層５は，活性層とＡｌを含む第２のｎ型クラッド層４の間のバッファ層として作用する。」とあるとおり，段落【００１７】や【００４０】の上記記載は，活性層の両面に，ＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなり，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて結晶が柔らかい第１のクラッド層５，７が接し，第１のクラッド層５，７の外側に第２のクラッド層４，８が形成された，【図１】に示される層構造の窒化物半導体発光素子についての記載であり，「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」，つまり，ＩｎＧａＮよりなり，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて結晶が柔らかい第１のクラッド層が，活性層の一方の面にのみ接する本件発明１についての記載ではない旨判断した。
【図１】
ｂ本件明細書には，以下の記載がある。


「第１のｎ型クラッド層５は，活性層６よりもバンドギャップエネルギーが大きく，かつ活性層よりも熱膨張係数が小さい窒化物半導体であればどのような組成のもので形成してもよいが，特に好ましくはｎ型ＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）により形成する。ＩｎＧａＮ，またはＧａＮよりなるｎ型の第１のクラッド層５は，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて，結晶が柔らかいので，この第１のクラッド層５がバッファ層のような作用をする。つまりこの第１のクラッド層５がバッファ層として作用しているために，活性層６を量子井戸構造としても活性層６にクラックが入らず，また第１のクラッド層５，７の外側に形成される第２のｎ型クラッド層４，第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる。」（段落【００１８】）「第１のｐ型クラッド層７は，活性層６を構成する窒化物半導体よりもバンドギャップエネルギーが大きく，かつ活性層６よりも熱膨張係数が小さいｐ型窒化物半導体であればどのような組成のもので形成してもよいが，好ましくはｐ型ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１）で形成する。その中でも，ｐ型ＡｌＧａＮ等のＡｌを含む窒化物半導体は，多重量子井戸構造または単一量子井戸構造よりなる活性層に接して形成することにより，発光出力を向上させる。」（段落【００１９】）「従来の窒化物半導体発光素子は，上にも説明したように，ＩｎＧａＮを主とする活性層をＡｌＧａＮを主とする２つのクラッド層で挟んだ構造を有している。ＩｎＧａＮ活性層をＡｌＧａＮクラッド層を挟んだ従来の構造では，活性層の厚さを薄くするに従って，ＩｎＧａＮ活性層，ＡｌＧａＮクラッド層にクラックが生じる傾向にある。例えば，活性層の厚さを２００オングストローム未満にするとクラックが多数入ってしまうために素子作製が困難となる。これはＡｌを含むクラッド層が結晶の性質上，非常に硬い性質を有しており，薄い膜厚のＩｎＧａＮ活性層のみではＡｌＧａＮクラッド層との界面から生じる格子不整合と，熱膨張係数差から生じる歪をＩｎＧａＮ活性層で弾性的に緩和できないことを示している。このため，従来ではクラッド層，活性層中にクラックが入るために，活性層を薄くしようとしてもできなかったのが実状であった。」（段落【００３９】）「一方，本発明では図１に示すように，ＩｎとＧａとを含む活性層６に接する層として，新たに第１のｎ型クラッド層５を形成している。この第１のｎ型クラッド層５は，活性層とＡｌを含む第２のｎ型クラッド層４の間のバッファ層として作用する。つまり第１のｎ型クラッド層５であるＩｎを含む窒化物半導体またはＧａＮは結晶の性質として柔らかい性質を有しているので，Ａｌを含む第２のクラッド層４と活性層６の格子定数不整と熱膨張係数差によって生じる歪を吸収する働きがある。従って活性層を薄くしても活性層６，第２のｎ型クラッド層４にクラックが入りにくいと推察される。第１のクラッド層５によって歪が吸収されるので，活性層は膜厚が２００オングストローム以下になると引っ張り応力が作用して弾性的に変形してバンドギャップエネルギーが小さくなり発光波長が長くなる傾向にある。しかも活性層の結晶欠陥が少なくなる。従って，活性層の膜厚が薄い状態においても，活性層の結晶性が良くなるので発光出力が増大する。このように第１のｎ型クラッド層５をバッファ層として作用させるためには，結晶が柔らかい層である活性層６と第１のｎ型クラッド層５との膜厚の合計が３００オングストローム以上あることが好ましい。」（段落【００４０】）
「また，第１のｐ型クラッド層はアルミニウムを含む窒化物半導体で形成すると，出力が向上する。これはＡｌＧａＮが他の窒化物半導体に比べて，ｐ型化しやすいか，あるいはＩｎＧａＮよりなる活性層の分解を，第１のｐ型クラッド層成長時に抑える作用があるためと推察されるが，詳しいことは不明である。」（段落【００４１】）ｃ本件明細書の上記記載によれば，段落【００１８】には「第１のｐ型クラッド層７」の組成に関する記載がない一方で，段落【００１９】には「第１のｐ型クラッド層７は，・・・好ましくはｐ型ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１）で形成する。」と記載され，段落【００２７】には「最も好ましい組み合わせは，第２のｎ型クラッド層４をＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ≦１）で形成し，第１のｎ型クラッド層５をＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）で形成し，活性層６をＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）を含む量子井戸構造とし，第１のｐ型クラッド層７をＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ＜１）で形成し，第２のｐ型クラッド層８をＡｌｂＧａ１－ｂＮ（０≦ｂ≦１）で形成することである。」と記載されているのであるから，当業者であれば，段落【００１８】には「第１のｐ型クラッド層７」を「ＡｌＧａＮ」とする本件発明１が記載されていると当然に理解する。


また，段落【００４０】には，従来のＩｎＧａＮを主とする活性層をＡｌＧａＮを主とする２つのクラッド層で挟んだ構造（段落【００３９】）を前提に，活性層６と第２のｎ型クラッド層４との間にＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなる第１のｎ型クラッド層５を形成することで，活性層６や第２のｎ型クラッド層４にクラックを発生させることなく活性層６の膜厚を薄くすることができ，その結果，活性層６を弾性的に変形させて，発光波長を長波長側にシフトさせることが可能となることが記載されているが，活性層６の第２の面（上面）に接してＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなる第１のクラッド層７を設けることについては，一切記載されていない。そして，本件明細書において，第１のｐ型クラッド層７として好ましいと記載されている窒化物半導体は，ＡｌＧａＮである（段落【００１９】，【００２７】，【００４１】）から，当業者であれば，段落【００４０】には「第１のｐ型クラッド層７」を「ＡｌＧａＮ」とする本件発明１が記載されていると当然に理解する。
ｄまた，「図１は，本発明の一態様による窒化物半導体発光素子の構造の一例を示す概略断面図である。図１に示す窒化物半導体素子は，基板１上に，バッファ層２，ｎ型コンタクト層３，第２のｎ型クラッド層４，第１のｎ型クラッド層５，活性層６，第１のｐ型クラッド層７，第２のｐ型クラッド層８，およびｐ型コンタクト層９が順に積層された構造を有する。」（段落【００１６】）が，「また，第１のｎ型クラッド層５，第１のｐ型クラッド層７のいずれかを省略することもできる。」(段落【００２０】)，「この組み合わせの場合は，第１のｎ型クラッド層５，第１のｐ型クラッド層７のいずれか一方または両方を省略してもよい。」（段落【００２７】）と記載されている。したがって，仮に，本件審決がいうように，段落【００１８】や【００４０】に記載された「第１のｐ型クラッド層７」が「ＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなるもの」であったとしても，下図のとおり，第１のｐ型クラッド層７が省略されることにより，活性層６の上の層はＡｌＧａＮとなるのであるから，本件明細書の段落【００１８】や【００４０】は，本件発明１についての記載である。
ｅ本件発明の原理は，熱膨張係数の大きい活性層を，活性層よりも熱膨張係数の小さいクラッド層で挟んだ素子を高温で形成した後，室温にまで温度を下げると，熱膨張係数の大きい活性層がクラッド層に引っ張られ，活性層とクラッド層の界面に平行方向に引っ張り応力が活性層に作用するため，活性層のバンドギャップエネルギーが小さくなり，発光波長が長波長になるというものであるが（段落【００３７】），ＩｎＧａＮ活性層をＡｌＧａＮクラッド層で挟んだ従来の構造では，活性層の厚さを薄くするに従って，ＩｎＧａＮ活性層，ＡｌＧａＮクラッド層にクラックが生じる傾向にあるため（段落【００３９】），ＩｎとＧａとを含む活性層６に接する層として，新たに第１のｎ型クラッド層５を形成するものである（段落【００４０】）。この「第１のｎ型クラッド層５」であるＩｎを含む窒化物半導体またはＧａＮは，結晶の性質として柔らかい性質を有しているので，Ａｌを含む第２のクラッド層４と活性層６の格子定数不整と熱膨張係数差によって生じる歪を吸収する働きがあり，活性層を薄くしても活性層６，第２のｎ型クラッド層４にクラックが入りにくくなり，第１のクラッド層５によって歪が吸収されるので，活性層は膜厚が２００オングストローム以下になると引っ張り応力が作用して弾性的に変形してバンドギャップエネルギーが小さくなり発光波長が長くなるというものである（段落【００４０】）。
段落【００４０】には，第１のｎ型クラッド層５を設けることにより，活性層６や第２のｎ型クラッド層４にクラックを発生させることなく，活性層６の膜厚を薄くすることができ，この結果，活性層６を弾性的に変形させて，発光波長を長波長側にシフトさせることが可能となることが記載されており，これは，本件発明１に対応するものである。
ｆ被告の主張について
被告は，段落【００１８】の記載からは，第１のクラッド層７がバッファ層として働くＩｎＧａＮまたはＧａＮであると理解される旨主張する。
しかしながら，段落【００１９】や【００２７】に，第１のクラッド層７の好ましい材料はＡｌＧａＮであると明記されているにもかかわらず，「第１のクラッド層７にクラックが入るのを防止することができる」とは記載されていないことに照らし，被告の上記主張は，根拠のない主張である。
⒝被告は，段落【００２７】に「最も好ましい組み合わせ」として記載されている構成から，第１のｎ型クラッド層５及び第１のｐ型クラッド層７の両方を省略した構成は，従来の窒化物半導体発光素子の構成（段落【００３９】）と変わらないことになる旨主張する。しかしながら，第１のｎ型クラッド層５及び第１のｐ型クラッド層７の両方を省略した構成（本件明細書の実施例６の構成）は，本件発明１には含まれない構成であるから，被告の上記主張は理由がない。
⒞被告は，段落【００４３】に「実施例１    本実施例を図１を参照して記述する。」と記載されており，実施例１として，「ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４／ｎ型ＩｎＧａＮクラッド層５／ＩｎＧａＮ量子井戸活性層６／ｐ型ＩｎＧａＮクラッド層７／ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層８」という構成が開示されているから，当業者は，段落【００４０】に本件発明１が記載されているとは理解しない旨主張する。


しかしながら，実施例１が図１を参照して記述していることをもって，図１の構成が実施例１の構成に限定されるとの被告の主張は，実施例が発明の実施態様の一つの具体例を表わすものであるという実施例の意味合いを無視するものであり，被告の上記主張は理由がない。
以上のとおり，本件発明１については，実施例４において具体例をもって当業者が実施可能なように記載されており，また，本件明細書の段落【００１８】及び【００４０】は，本件発明１についての記載であり，段落【００４０】には，本件発明１において発光波長が長波長化する原理が記載されている。
エ本件明細書の段落【００１３】の記載と段落【００３４】の記載の整合
性について
本件明細書の段落【００１３】においては，ＩｎｘＧａ１－ｘＮのバンドギャップエネルギーＥｇを表す式について，「Ｅｇ＝Ｅｇ１・ｘ＋Ｅｇ２・（１－ｘ）－ｘ（１－ｘ）」と記載されており，ボーイングパラメーターを表すＢが欠落しているが，特開平６－１７７０５９号公報（甲２３）に，「ＩｎＸＧａ１－ＸＮのバンドギャップエネルギー（Ｅｇ）は，実験的に   求めら   れてお   り，例   えば次   式によ   り算出   するこ   とがで   きる（JournalofApplied   Physics;Vol.46,No.8,   1975,3432～）。Ｅｇ＝ＥｇＧａＮ・（１－Ｘ）＋ＥｇＩｎＮ・（Ｘ）－Ｂ・Ｘ（１－Ｘ）
式中，ＥｇＧａＮはＧａＮのバンドギャップエネルギーで３．４ｅＶ，ＥｇＩｎＮはＩｎＮのバンドギャップエネルギーで２．０ｅＶ，Ｂはボーイングパラメーターであり，およそ１．０ｅＶである。」と記載されているように（段落【０００９】），当時認識されていたボーイングパラメーターＢの値はおよそ１．０ｅＶであるから，本件明細書の段落【００１３】に記載された上記計算式においてボーイングパラメーターＢが欠落していても，この式から算出されるバンドギャップエネルギーＥｇの値には影響しない。
仮に，段落【００１３】の記載が，現在における技術常識と異なっているとしても，本件明細書の記載は，本来のバンドギャップエネルギーに相当する発光ピーク波長も含めて実際に発光素子を作製して行った実験結果（段落【００３３】，【００３４】，実施例１及び４に記載された実験結果）に基づくものであるから，本件発明１が当業者において，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて実施可能であることに変わりはない。
すなわち，【図２】に線αで示される発光素子は，活性層がＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎからなり，その両側に第１クラッド層（Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎ）及び第２クラッド層（Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎ）がそれぞれ設けられた構造となっており，活性層の膜厚を厚くすることで発光ピーク波長は一定値に近づき，このときの値（【図２】では線αの右端近傍の値で，この時の活性層の膜厚は約３６０オングストローム）が活性層に歪のかからない，いわゆる「窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギー」に相当する発光波長となる。これに対し，実施例１は，【図２】の線αと同じ組成の活性層で，その膜厚を３０オングストロームにした場合の実験結果であるが，活性層に歪がかかることにより発光ピーク波長は４１０ｎｍと長波長化している（段落【００５１】）。そして，実施例４は，実施例１の構造からＩｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎの第１ｐ型クラッド層を除いた発光素子であり，活性層の上に直接Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎの第２ｐ型クラッド層が設けられた，本件発明１にかかる構造となっているが，このときの発光ピーク波長は４２５ｎｍとなり，実施例１よりもさらに発光ピーク波長は長波長化しているのである（段落【００５４】）。これらの実験結果は，Ｉｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎを活性層に用いた発光素子において，本件発明１の構造を用いることにより，活性層が有する本来のバンドギャップエネルギーに相当する発光ピーク波長３８０ｎｍ（図２の線α）が４２５ｎｍ（実施例４）にまで長波長化することを明確に示しているといえる。
【図２】
なお，被告は，ＩｎＧａＮ層中には組成不均一があることが知られており（乙１，３），局所的にＩｎ組成が高い領域において，発光が起きるから，特定の組成のＩｎＧａＮ層であっても，どの程度の発光波長（バンドギャップエネルギー）となるか不明であり，「本来のバンドギャップエネルギー」を定めることは不可能である旨主張する。しかしながら，乙１や乙３は，本件特許の出願日よりも後の公知文献にすぎない。本件発明１は、その出願日よりも前に実際に行われた実験結果に基づいて発光ピーク波長が長波長化することを実証しているのであり、出願日よりも後の公知文献に基づいて，本件発明１が実施不能であるとする被告の主張は失当である。
オ小括


したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が本件発明１についての実施可能要件を欠くとの本件審決の判断は誤りである。取消事由２（本件発明２ないし９についての実施可能要件の判断の誤り）ア本件審決は，「本件発明２は，本件発明１において，活性層とｎ型窒化物半導体層との総膜厚を３００オングストローム以上に限定したものに相当する。本件発明３は，本件発明１において，活性層の第２の面に接するＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層上にｐ型コンタクト層を備える点を限定したものに相当する。本件発明４ないし本件発明９は，本件発明１ないし本件発明３のいずれかにおいて，活性層の構成を限定したものに相当する。よって，本件発明１と同様に理由により，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明２ないし本件発明９について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。」と判断した。
しかしながら，本件発明１についての実
施可能要件の判断を誤ったものであるから，本件発明２ないし９についての判断にも誤りがある。
イ小括
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が本件発明２ないし９についての実施可能要件を欠くとの本件審決の判断は誤りである。
まとめ
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明が本件発明１ないし９について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないとの本件審決の判断は誤りであり，本件審決は，違法であるから，取り消されるべきものである。
２被告の主張
本件審決の本件発明１についての実施可能要件の判断に誤りがないこと
（取消事由１に対し）
ア本件発明１の要旨の認定に誤りがないこと
本件審決は，請求項１に係る発明（本件発明１）を，本件明細書の請求項１に記載されたとおりのもの，すなわち，「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。」と認定しており，その認定に誤りはない。
原告の主張は，本件審決が「本件発明１の特徴的構成」として指摘した部分に係るものにすぎず，本件審決における本件発明１の要旨の認定自体は，上記のとおり，正しくされている。
イ実施可能要件違反の判断に誤りがないこと
実施例４について
ａ原告は，実施可能要件に関する主張立証責任を負うにもかかわらず，無効審判請求や訂正審判請求において，本件発明１の実施可能要件に関し，実施例４に基づく主張をしていなかったのであるから（甲２２の１３～１７頁参照），本件審決が実施例４について言及しなかったとしても，これにより，本件審決の判断が違法とされる理由はない。ｂ実施例４の記載によっても，実施可能要件を充たさないこと実施例４の記載によっても，原告の出願に係る甲１２（特開平８－２２８０２５。優先権主張：平成６年１２月２２日，出願日：平成７年１２月１２日）との対比でみれば，本件発明１はどのように実施可能であるのか不明である。


すなわち，本件明細書の段落【００３４】によれば，Ｉｎ0.05Ｇａ0.95Ｎ活性層は，本来のバンドギャップエネルギーでは３８０ｎｍ付近の紫外発光を示すものであるが，段落【００５１】にあるとおり，量子井戸構造をとる実施例１においては，発光ピーク波長は４１０ｎｍと長波長化している（活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光している）。他方，甲１２においては，Ｉｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ活性層は，本来のバンドギャップエネルギーでは５１０ｎｍの緑色発光を示すものであるが（実施例２。ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４／ｎ型ＩｎＧａＮクラッド層５／ＩｎＧａＮ活性層６／ｐ型ＩｎＧａＮクラッド層７／ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層８の構成であり，活性層６はその膜厚が４００オングストロームあり量子井戸構造ではない。段落【００４１】），量子井戸構造をとる実施例６（ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４／ｎ型ＩｎＧａＮクラッド層５／ＩｎＧａＮ活性層６／ｐ型ＩｎＧａＮクラッド層７／ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層８の構成であり，活性層６はその膜厚が２０オングストロームあり量子井戸構造である。）においては，発光ピーク波長が４５０ｎｍと短波長化している（段落【００４５】）。上記のように，本件明細書の実施例１は，甲１２の実施例６と矛盾している。本件明細書の段落【００２１】の記載に従えば，ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４とｎ型ＩｎＧａＮクラッド層５を有している甲１２の実施例６においても，「第２のｎ型クラッド層４を第１のｎ型クラッド層５に接して形成すると，活性層にさらに大きな引っ張り応力を加えて，発光波長を長波長側にシフトさせることが可能である」はずであるが，甲１２では，発光波長が長波長側にシフトしていないのである。そうすると，甲１２の実施例６から，その段落【００１８】の記載に従って，第１のｐ型クラッド層７を省略した構成（本件明細書の実施例４，すなわち本件発明１の構成と同じ構成）においても，実施例６において発光波長が長波長側にシフトしていない（短波長化している）以上，発光波長が長波長側にシフトするはずはない（短波長化すると考えられる。）。
したがって，本件明細書の実施例４の記載から，当業者において，どのように発光波長を長波長側にシフトさせるのか理解することはできないといわざるを得ない。
本件明細書の段落【００１８】及び【００４０】の記載についてａ本件明細書の段落【００１８】には，「ＩｎＧａＮ，またはＧａＮよりなるｎ型の第１のクラッド層５は，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて，結晶が柔らかいので，この第１のクラッド層５がバッファ層のような作用をする。つまりこの第１のクラッド層５がバッファ層として作用しているために，活性層６を量子井戸構造としても活性層６にクラックが入らず，また第１のクラッド層５，７の外側に形成される第２のｎ型クラッド層４，第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる。」と記載されている。
上記記載中に，「第１のクラッド層７にクラックが入るのを防止することができる」とは記載されていないことからすれば，第１のクラッド層７は，「第２のｐ型クラッド層８」にクラックが入るのを防止するための層，すなわちバッファ層として働いているものと理解され，しかも，上記記載から，バッファ層として働くのは，ＩｎＧａＮ，またはＧａＮであると理解されるから，段落【００１８】の「第１のクラッド層・・・７の外側に形成される・・・第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる」という記載からは，第１のクラッド層７がバッファ層として働くＩｎＧａＮまたはＧａＮであると理解される。
そうすると，本件審決が，段落【００１７】や【００４０】の記載は，「活性層の両面に，ＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなり，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて結晶が柔らかい第１のクラッド層５，７が接し，第１のクラッド層５，７の外側に第２のクラッド層４，８が形成された，図１に示される層構造の窒化物半導体発光素子についての記載であり，「活性層の第１の面にｎ型ＩｎＧａＮ層が接し，該活性層の第２の面にｐ型ＡｌＧａＮ層が接し，該活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する窒化物半導体発光素子」，つまり，ＩｎＧａＮよりなり，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて結晶が柔らかい第１のクラッド層が，活性層の一方の面のみに接する本件発明１についての記載ではない。」と認定したことは正当である。
ｂ原告は，段落【００１９】の記載を根拠に，当業者であれば，段落【００１８】には，本件発明１が記載されていると当然に理解する旨主張する。


しかしながら，本件明細書には，一貫して「Ａｌ」を含む窒化物半導体は結晶が硬いということが記載される一方で（段落【００２１】，【００２２】，【００３９】），段落【００１８】には，「ＩｎＧａＮ，またはＧａＮよりなるｎ型の第１のクラッド層５は，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて，結晶が柔らかい」と記載され，結晶が柔らかいため，バッファ層として機能するということが記載されているのであるから，同段落の「第１のクラッド層５，７の外側に形成される第２のｎ型クラッド層４，第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる。」という記載は，第１のクラッド層７がバッファ層として機能しており，これがＩｎＧａＮまたはＧａＮから成るものであると理解されるのであって，これが結晶の硬いＡｌＧａことはない。
ｃ原告は，段落【００４０】には，活性層６の第２の面（上面）に接してＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなる第１のクラッド層７を設けることについては，一切記載されておらず，一方，本件明細書において，第１のｐ型クラッド層７として好ましいと記載されている窒化物半導体は，ＡｌＧａＮであるから，当業者であれば，段落【００４０】には本件発明１が記載されていると当然に理解する旨主張する。しかしながら，段落【００４０】には，その冒頭に「一方，本発明では図１に示すように，ＩｎとＧａとを含む活性層６に接する層として，新たに第１のｎ型クラッド層５を形成している。」と記載されている。本件明細書において，図１について説明しているのは，段落【００１６】～【００１８】であるが，段落【００１８】の記載から，第１のクラッド層７がバッファ層として機能しており，これがＩｎＧａＮまたはＧａＮから成るものであると理解することは当然のことであることは前記のとおりであり，また，段落【００４３】には，「実施例１本実施例を図１を参照して記述する。」と記載されており，実施例１として，「ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４／ｎ型ＩｎＧａＮクラッド層５／ＩｎＧａＮ量子井戸活性層６／ｐ型ＩｎＧａＮクラッド層７／ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層８」という構成が開示されている。そうすると，本件明細書において，図１は，「ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４／ｎ型ＩｎＧａＮクラッド層５／ＩｎＧａＮ量子井戸活性層６／ｐ型ＩｎＧａＮクラッド層７／ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層８」という構成であると理解されるのであり，当業者は，段落【００４０】に本件発明１が記載されているとは理解しない。
また，段落【００４０】は，「図１に示すように」と記載されている点を措いたとしても，第２のｎ型クラッド層と活性層との間に形成される第１のｎ型クラッド層という構成について記載しているにすぎず，ｐ型クラッド層の構成は特定されていないのであるから，段落【００４０】は，本件発明１について述べたものではない。さらに，段落【００４０】は，「図１に示すように」と記載して，「第１のｐ型クラッド層」のみならず，「第２のｐ型クラッド層８」をも設けた図１を引用しているのであるから，段落【００４０】が，従来のＩｎＧａＮを主とする活性層をＡｌＧａＮを主とする２つのクラッド層で挟んだ構造（段落【００３９】）を前提として，活性層６と第２のｎ型クラッド層４との間に，ＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなる第１のｎ型クラッド層５を形成することを述べたものであったとしても，従来のｎ型クラッド層が第２のｎ型クラッド層に相当することからすれば，従来のｐ型クラッド層に相当するのは，第２のｐ型クラッド層であると考えるのが自然であって，段落【００４０】の記載からは，第１のｐ型クラッド層の組成は不明であるといわざるを得ず，これが本件発明１の構成についての記載であるとはいえない。ｄ原告は，段落【００１８】や【００４０】に記載された「第１のｐ型クラッド層７」が「ＩｎＧａＮまたはＧａＮよりなるもの」であったとしても，段落【００２０】や【００２７】に第１のｐ型クラッド層７を省略してもよいと記載されていることを根拠に，段落【００１８】や【００４０】は，本件発明１についての記載である旨主張する。原告の上記主張によれば，本件発明１の実施態様に含まれないはずの実施例１～３，５及び８～１２についても，本件発明１の実施例であるという論理が成り立つことになるが，これが不当であることは明らかであって，そもそも原告の上記主張には論理の飛躍があるといわざるを得ない。
また，段落【００３６】には，「発光波長が長波長側に移行する波長範囲は，活性層に引っ張り応力を与える第２のクラッド層，第１のクラッド層の組成によっても異なり，またそれらの組成によって活性層の好ましい膜厚も多少変化する。」と記載されているように，クラッド層の組成や組み合わせによって発明の効果が変化するものであるから，単純に段落【００２０】や【００２７】の記載を根拠として，【００１８】や【００４０】の構成からｐ型クラッド層７を省略したとしても，どのように長波長化するのかは不明であるといわざるを得ない。


さらに，段落【００２７】の記載を根拠に，ここに「最も好ましい組み合わせ」として記載されている構成から，第１のｎ型クラッド層５及び第１のｐ型クラッド層７の両方を省略した構成（ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４／ＩｎＧａＮ活性層６（量子井戸層）／ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層８）は，段落【００３９】に，「従来の窒化物半導体発光素子」として記載された構成，すなわち，「ＩｎＧａＮを主とする活性層をＡｌＧａＮを主とする２つのクラッド層で挟んだ構造」と変わらないことになる。
以上のとおり，段落【００２０】や【００２７】の記載に従い，単に段落【００１８】や【００４０】の構成から第１のｐ型クラッド層７を省略しても，これが，本件発明１の作用効果を奏するものであるのか疑問であるといわざるを得ないから，段落【００１８】や【００４０】が本件発明１についての記載であるとはいえない。ｅ原告は，本件明細書の段落【００４０】には，発光波長が長波長化する原理が記載されている旨主張する。
しかしながら，段落【００４０】には，「第１のｎ型クラッド層５は，活性層とＡｌを含む第２のｎ型クラッド層４の間のバッファ層として作用する。」と記載されているように，第２のｎ型クラッド層４と，第１のｎ型クラッド層５と，活性層の関係しか記載されておらず，本件発明１の構成は記載されていない。
また，段落【００４０】には，「第１のクラッド層５によって歪が吸収されるので，活性層は膜厚が２００オングストローム以下になると引っ張り応力が作用して弾性的に変形してバンドギャップエネルギーが小さくなり発光波長が長くなる傾向にある。」と記載されているように，発光波長が長くなる「傾向」が記載されているにすぎず，これが必然であるとは記載されていない。当該記載は，ｐ型クラッド層の組成や数によっては発光波長が長くならない場合があることを示しており，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充たさないことに変わりはない。
さらに，段落【００４０】には，「従って活性層を薄くしても活性層６，第２のｎ型クラッド層４にクラックが入りにくいと推察される。」と記載されているように，推測の域を出ておらず，本件特許出願時の技術水準に照らして，当業者が容易に実施できるとはいえない。ウ本件明細書の段落【００１３】の記載が不正確であり，段落【００３
４】の記載とも整合しないこと
本件明細書の段落【００１３】においては，ＩｎｘＧａ１－ｘＮのバンドギャップエネルギーＥｇを表す式について，「Ｅｇ＝Ｅｇ１・ｘ＋Ｅｇ２・（１－ｘ）－ｘ（１－ｘ）」と記載されており，ボーイングパラメーターを表すＢが欠落している。ボーイングパラメータ（Ｂ）は，１．０ｅＶではないから（乙１，２），上記計算式は，客観的に誤りである。原告は，当時認識されていたボーイングパラメーターＢの値はおよそ１．０ｅＶであるから，段落【００１３】に記載された計算式においてボーイングパラメーターＢが欠落していても，この式から算出されるバンドギャップエネルギーＥｇの値には影響しないとするが，「当時の認識」が，客観的に誤っている以上，上記計算式が不正確であることに変わりはない。
段落【００１３】における計算式が誤っていることから，段落【００３４】の「Ｉｎ０．３Ｇａ０．７Ｎ活性層は本来のバンドギャップエネルギーでは４８０ｎｍ付近の青緑色発光である」との記載は，上記計算式の計算結果と整合しない。
上記計算式が誤っている以上，本件発明１において，「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」という前提である，「本来のバンドギャップエネルギー」を定めることもできないのであるから，本件発明１は実施不能ということになる。
また，ＩｎＧａＮ層中には組成不均一があることが知られており（乙１，３），局所的にＩｎ組成が高い領域において発光が起きるから，特定の組成のＩｎＧａＮ層であっても，どの程度の発光波長（バンドギャップエネルギー）となるか不明であるということになる。したがって，「本来のバンドギャップエネルギー」を定めることは不可能であるというべきであるから，本件発明１は実施不能であるということになる。
エ小括
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が本件発明１についての実施可能要件を欠くとの本件審決の判断は正当である。本件発明２ないし９の実施可能要件の判断に誤りがないこと（取消事由２に対し）
本件明細書の発明の詳細な説明の記載が本件発明１についての実施可能要件を欠くとの本件審決の判断に誤りはないから，本件発明２ないし９について，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を欠くとした本件審決の判断にも誤りはない。
まとめ
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件明細書の発明の詳細な説明が本件発明１ないし９について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本件明細書の記載について
本件発明１ないし９の特許請求の範囲は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本件明細書（甲２１，２２）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（訂正箇所に下線を引いた。下記記載中に引用する図面については，別紙の本件明細書図面目録を参照。）。
「【発明の属する分野】
本発明は，発光ダイオード（ＬＥＤ），レーザダイオード（ＬＤ）等の半導体発光素子に係り，特には，窒化物半導体（ＩｎａＡｌｂＧａ１－ａ－ｂＮ，０≦ａ，０≦ｂ，ａ＋ｂ≦１）から構成される半導体積層構造を有する窒化物半導体発光素子に関する。」（段落【０００１】）
「【従来の技術】


窒化物半導体（ＩｎａＡｌｂＧａ１－ａ－ｂＮ，０≦ａ，０≦ｂ，ａ＋ｂ≦１）は，紫外ないし赤色に発光するＬＥＤ，ＬＤ等の発光素子の材料として期待されている。事実，本出願人は，この半導体材料を用いて，１９９３年１１月に光度１ｃｄの青色ＬＥＤを発表し，１９９４年４月に光度２ｃｄの青緑色ＬＥＤを発表し，１９９４年１０月には光度２ｃｄの青色ＬＥＤを発表した。これらのＬＥＤは全て製品化されて，現在ディスプレイ，信号等の実用に供されている。」（段落【０００２】）
「そのような青色，青緑色ＬＥＤの発光チップは，基本的には，サファイア基板の上に，ｎ型ＧａＮよりなるｎ型コンタクト層と，ｎ型ＡｌＧａＮよりなるｎ型クラッド層と，ｎ型ＩｎＧａＮよりなる活性層と，ｐ型ＡｌＧａＮよりなるｐ型クラッド層と，ｐ型ＧａＮよりなるｐ型コンタクト層とが順に積層された構造を有している。サファイア基板１１とｎ型コンタクト層との間には，ＧａＮ，ＡｌＧａＮまたはＡｌＮよりなるバッファ層が形成されている。活性層を形成するｎ型ＩｎＧａＮには，Ｓｉ，Ｇｅ等のドナー不純物および／またはＺｎ，Ｍｇ等のアクセプター不純物がドープされている。このＬＥＤ素子の発光波長は，その活性層のＩｎＧａＮのＩｎ含有量を変えるか，または活性層にドープする不純物の種類を変えることにより，紫外領域から赤色まで変化させることが可能である。」（段落【０００３】）
「【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，前記ＬＥＤ素子は発光波長が長くなるに従って，発光出力が大きく低下するという問題がある。図４は従来のＬＥＤ素子のピーク発光波長と発光出力の関係を示す図である。このＬＥＤでは活性層のＩｎＧａＮにＺｎとＳｉとをドープし，Ｚｎの準位を介して発光させることにより発光波長をＩｎＧａＮのバンド間発光よりも発光エネルギーで約０．５ｅＶ小さくして発光波長を長くしている。図４に示すように，従来のＬＥＤは，４５０ｎｍでは３ｍＷ付近の出力を示すのに対し，発光ピークが長波長に移行するに従ってその出力は大きく減少し，５５０ｎｍでは出力が０．１ｍＷ以下にまで低下している。例えば，４５０ｎｍ発光のＬＥＤにおける活性層はＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎであり，５００ｎｍ発光のＬＥＤにおける活性層はＩｎ０．１８Ｇａ０．８２Ｎであり，５５０ｎｍ発光のＬＥＤにおける活性層はＩｎ０．２５Ｇａ０．７５Ｎであり，さらに各活性層にはＺｎがドープされている。このように，不純物がドープされたＩｎＧａＮ活性層，より詳しくは，ＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）活性層は，Ｉｎ含有量が増えると結晶性が悪くなり発光出力は大きく低下する。このため実際に使用できるＩｎ含有量すなわちｘ値はおよそ０．１５以下でしか，高出力のＬＥＤができないのが現状であるので，青色ＬＥＤしか高出力のものは実現されていない。しかも，Ｚｎをドープして発光させているので半値幅が約７０ｎｍと広く，青色の色純度に劣る。」
（段落【０００４】）
「ところで，高出力の青色ＬＥＤが実用化された現在，緑色ＬＥＤだけが色調，発光出力とも他のＬＥＤに比べて劣っている。例えばフルカラーＬＥＤディスプレイを赤色ＬＥＤ，緑色ＬＥＤ，青色ＬＥＤ各一個づつで実現する際には，緑色ＬＥＤが最も大きい光度を有していなければならない。しかし，緑色ＬＥＤの光度は未だ低く，青色ＬＥＤ，赤色ＬＥＤと全くバランスがとれないのが実状である。」（段落【０００５】）
「窒化物半導体はバンドギャップエネルギーが１．９５ｅＶ～６．０ｅＶまであるので，理論的には赤色から紫外まで広帯域に発光する材料である。窒化物半導体発光素子の長波長域の出力を向上させることができれば，従来のＧａＡｓ，ＡｌＩｎＧａＰ系の材料に代わり，窒化物半導体で全ての可視領域の波長での発光が実現できる可能性がある。」（段落【０００６】）「本発明はこのような事情に鑑みてなされてものであって，その目的とするところは，緑色ＬＥＤのみならず３６０ｎｍ以上の発光波長で高輝度，高出力の窒化物半導体発光素子を提供することにある。」（段落【０００７】）
「【課題を解決するための手段】


従来のＬＥＤは，活性層を不純物をドープしたＩｎＧａＮにより形成している。前記のようにＩｎＧａＮのＩｎ組成比を大きくするとＩｎＧａＮバンド間発光により，発光波長を長波長側に移行できる。しかし，窒化物半導体はＩｎのモル比を大きくするに従い結晶性が悪くなる傾向にあるので，発光出力が低下する，と推察される。そこで，本発明者らは発光素子の発光波長を長波長側に移行させるに際し，ダブルへテロ構造の窒化物半導体構造における活性層に引っ張り応力を与えることにより，発光波長を長波長側にシフトさせ，しかも発光出力が高い発光素子を実現できることを新たに見い出した。」（段落【０００８】）
「すなわち，本発明によれば，インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子が提供される。」（段落【０００９】）
「さらに，本発明によれば，インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなる井戸層を備え，第１および第２の面を有する活性層を具備し，該活性層の第２の面側にＧａＮよりなるｐ型コンタクト層を備え，該活性層の第１の面に接して該活性層を構成するインジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりもバンドギャップエネルギーの大きなＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層とｐ型コンタクト層との間に該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を単一量子井戸構造または多重量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子が提供される。」（段落【００１１】）
「すなわち，本発明においては，活性層を単一量子井戸構造または多重量子井戸構造として，この活性層とクラッド層との界面平行方向に，引っ張り応力を加え，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも小さいエネルギーを持つ光を発光させるのである。」（段落【００１２】）
「ところで，ＩｎＮのバンドギャップエネルギー（１．９６ｅＶ）をＥｇ１で，ＧａＮのバンドギャップエネルギー（３．４０ｅＶ）をＥｇ２で表わすと，窒化物半導体ＩｎｘＧａ１－ｘＮの本来のバンドギャップエネルギーＥｇは，式Ｅｇ＝Ｅｇ１・ｘ＋Ｅｇ２・（１－ｘ）－ｘ（１－ｘ）により算出することができる。活性層の本来の発光波長λは，λ＝１２４０／Ｅｇに相当する。」（段落【００１３】）
「なお，単一量子井戸構造とは，井戸層が一層よりなる構造を指す。すなわち，単一量子井戸構造の活性層は，単一の井戸層だけで構成される。また，多重量子井戸構造とは，井戸層と障壁層を交互に積層した多層膜構造を指す。この多層膜構造において，両側の２つ最外層は，それぞれ井戸層により構成される。」（段落【００１４】）
「【作用】
本発明の素子は，第１のｎ型クラッド層および第１のｐ型クラッド層よりも熱膨張係数の大きい活性層を形成して，両クラッド層と活性層の界面に平行な方向で引っ張り応力を発生させている。引っ張り応力を活性層に弾性的に作用させるために，活性層を単一量子井戸構造または多重量子井戸構造として，活性層のバンドギャップエネルギーを小さくし，活性層の発光波長を長くする。また，活性層の井戸層，障壁層を臨界膜厚まで薄くしたことにより，Ｉｎ組成比が大きいＩｎＧａＮでも結晶性よく成長できる。」（段落【００１５】）
「【発明の実施の形態】
図１は，本発明の一態様による窒化物半導体発光素子の構造の一例を示す概略断面図である。図１に示す窒化物半導体素子は，基板１上に，バッファ層２，ｎ型コンタクト層３，第２のｎ型クラッド層４，第１のｎ型クラッド層５，活性層６，第１のｐ型クラッド層７，第２のｐ型クラッド層８，およびｐ型コンタクト層９が順に積層された構造を有する。」（段落【００１６】）


「活性層６は，Ｉｎを含む窒化物半導体で形成され，単一量子井戸構造または多重量子井戸構造のものである。Ｉｎを含む活性層６は，他のＡｌＧａＮ，ＧａＮ等の窒化物半導体に比べて柔らかく，熱膨張係数も大きいので，例えば単一量子井戸構造の井戸層の膜厚を薄くすることにより発光波長を変化させることができる。量子井戸構造の活性層６はｎ型，ｐ型のいずれでもよいが，特にノンドープ（不純物無添加）とすることによりバンド間発光により発光波長の半値幅が狭くなり，色純度のよい発光が得られるため好ましい。特に活性層６の井戸層の組成をＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）とすると，バンド間発光で波長を紫外から赤色まで発光させることができ，クラッド層との熱膨張係数差の大きい活性層を実現することが可能である。一方，多重量子井戸構造の場合，障壁層は特にＩｎＧａＮで形成せずにＧａＮで形成してもよい。」（段落【００１７】）
「第１のｎ型クラッド層５は，活性層６よりもバンドギャップエネルギーが大きく，かつ活性層よりも熱膨張係数が小さい窒化物半導体であればどのような組成のもので形成してもよいが，特に好ましくはｎ型ＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）により形成する。ＩｎＧａＮ，またはＧａＮよりなるｎ型の第１のクラッド層５は，Ａｌを含む窒化物半導体に比べて，結晶が柔らかいので，この第１のクラッド層５がバッファ層のような作用をする。つまりこの第１のクラッド層５がバッファ層として作用しているために，活性層６を量子井戸構造としても活性層６にクラックが入らず，また第１のクラッド層５，７の外側に形成される第２のｎ型クラッド層４，第２のｐ型クラッド層８中にクラックが入るのを防止することができる。」（段落【００１８】）「第１のｐ型クラッド層７は，活性層６を構成する窒化物半導体よりもバンドギャップエネルギーが大きく，かつ活性層６よりも熱膨張係数が小さいｐ型窒化物半導体であればどのような組成のもので形成してもよいが，好ましくはｐ型ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１）で形成する。その中でも，ｐ型ＡｌＧａＮ等のＡｌを含む窒化物半導体は，多重量子井戸構造または単一量子井戸構造よりなる活性層に接して形成することにより，発光出力を向上させる。」（段落【００１９】）
「また，第１のｎ型クラッド層５，第１のｐ型クラッド層７のいずれかを省略することもできる。第１のｎ型クラッド層５を省略する場合は，第２のｎ型クラッド層４が第１のｎ型クラッド層５となり，また第１のｐ型クラッド層７を省略する場合は第２のｐ型クラッド層が第１のｐ型クラッド層５となる。但し，活性層には，ｎ型ＧａＮもしくはｎ型ＩｎＧａＮよりなる第１のｎ型クラッド層５が接して形成されていることが好ましい。」（段落【００２０】）
「本発明の素子は，前記第１のｎ型クラッド層５に接して，ｎ型の窒化物半導体よりなる第２のｎ型クラッド層４を備えることができる。第２のｎ型クラッド層４は，ＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ≦１）で形成することが望ましい。但し，第１のｎ型クラッド層５がＩｎＧａＮで形成されている場合は，この第２のｎ型クラッド層４をＧａＮまたはＡｌＧａＮで形成することができる。Ａｌを含む窒化物半導体は熱膨張係数が小さく，また結晶自体が硬いので，第２のｎ型クラッド層４を第１のｎ型クラッド層５に接して形成すると，活性層にさらに大きな引っ張り応力を加えて，発光波長を長波長側にシフトさせることが可能である。但し，活性層６に接してＡｌを含む第２のｎ型クラッド層４を形成する場合には，活性層の反対側の主面には，バッファ層となる第１のｐ型クラッド層７をＩｎＧａＮ，ＧａＮ等で形成することが望ましい。」（段落【００２１】）
「また，本発明の素子では，第１のｐ型クラッド層７に接して，ｐ型の窒化物半導体よりなる第２のｐ型クラッド層８を備えることもできる。第２のｐ型クラッド層８は，ＡｌｂＧａ１－ｂＮ（０≦ｂ≦１）で形成することが望ましい。但し，第１のｐ型クラッド層７がＡｌＧａＮで形成されている場合は，この第２のｐ型クラッド層８をコンタクト層としてＧａＮで形成することができる。活性層６に接してＡｌを含む第２のｐ型クラッド層８を形成する場合には，活性層６の反対側の主面（ｎ層側）には，バッファ層となるＧａＮ，ＩｎＧａＮ等の第１のｎ型クラッド層５が接して形成されていることが望ましい。」（段落【００２３】）


「ここで，活性層とクラッド層の好ましい組み合わせを述べる。まず，活性層６と第１のクラッド層５，７の組み合わせは，第１のｎ型クラッド層をＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）で形成し，活性層をＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）を含む量子井戸構造とし，第１のｐ型クラッド層をＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）で形成することである。但し，これらの組み合わせにおいて，バンドギャップエネルギーの関係からｘ＜ｚの条件を満たしていることはいうまでもない。活性層６は，単一量子井戸構造の場合では井戸層を１００オングストローム以下の厚さに形成し，多重量子井戸構造では井戸層を１００オングストローム以下の厚さに，および障壁層を１５０オングストローム以下の厚さに形成する。いずれの量子井戸構造の活性層でも，ｎ型またはノンドープとするとバンド間発光による半値幅の狭い発光が得られるので最も好ましい。」（段落【００２６】）
「次に，最も好ましい組み合わせは，第２のｎ型クラッド層４をＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ≦１）で形成し，第１のｎ型クラッド層５をＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）で形成し，活性層６をＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）を含む量子井戸構造とし，第１のｐ型クラッド層７をＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ＜１）で形成し，第２のｐ型クラッド層８をＡｌｂＧａ１－ｂＮ（０≦ｂ≦１）で形成することである。この組み合わせの場合は，第１のｎ型クラッド層５，第１のｐ型クラッド層７のいずれか一方または両方を省略してもよい。省略した場合，前記のように，第２のｎ型クラッド層４または第２のｐ型クラッド層８が，それぞれ第１のクラッド層として作用する。この組み合わせによると，第１のクラッド層５，７と活性層６だけでは，活性層６に十分な引っ張り応力が得られない場合に，第１のクラッド層５，７の外側にさらにＡｌを含む第２のクラッド層を形成して，第２のクラッド層４，８の熱膨張係数と活性層６の熱膨張係数の差を大きくすることができる。従って，活性層６を膜厚の薄い井戸層と障壁層との多重量子井戸構造，又は井戸層のみの単一量子井戸構造とすることにより，界面に作用する引っ張り応力により，活性層のバンドギャップが小さくなり，発光波長が長波長側にシフトされ得る。」（段落【００２７】）
「図２は単一量子井戸構造の活性層の厚さ，つまり井戸層の厚さと，発光素子の発光ピーク波長との関係を示す図である。なお，図２において線αは活性層がノンドープＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎよりなる発光素子を示し，線βは活性層がノンドープＩｎ０．３Ｇａ０．７Ｎよりなる発光素子を示している。両方とも発光素子の構造は第２のクラッド層と，第１のｎ型クラッド層と，活性層と，第１のｐ型クラッド層と，第２のｐ型クラッド層とを順に積層したダブルへテロ構造である。第２のｎ型クラッド層は０．１μｍのＳｉドープｎ型Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎよりなり，第１のｎ型クラッド層は５００オングストロームのＩｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎよりなり，第１のｐ型クラッド層は２０オングストロームのＭｇドープｐ型Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎよりなり，第２のｐ型クラッド層は０．１μｍのＭｇドープｐ型Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎよりなるダブルへテロ構造である。図２では前記活性層の膜厚を変えた際に発光波長が変化することを示している。」（段落【００３３】）
「線αで示すＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎ活性層は，本来のバンドギャップエネルギーでは３８０ｎｍ付近の紫外発光を示すが，膜厚を薄くすることにより４２０ｎｍ近くまで波長を長くして青紫色の発光にできる。また線βで示すＩｎ０．３Ｇａ０．７Ｎ活性層は本来のバンドギャップエネルギーでは４８０ｎｍ付近の青緑色発光であるが，同じく膜厚を薄くすることにより，５２０ｎｍ近くの純緑色発光が得られる。このように第１のｎ型クラッド層と第１のｐ型クラッド層で挟まれた活性層の膜厚を薄くすることにより，発光波長を長波長にすることができる。つまり，通常の膜厚の厚い活性層ではその活性層のバンドギャップエネルギーに相当する発光しか示さないが，本発明の単一量子井戸構造の活性層では，井戸層の膜厚を薄くすることによって，バンドギャップエネルギーが小さくなり，元の井戸層のバンドギャップエネルギーよりも低エネルギーの光，即ち長波長を発光させることが可能となる。しかもノンドープであるので，不純物をドープしたものよりも結晶性がよいので出力が高くなり，さらにバンド間発光で半値幅の狭い色純度に優れた発光が得られる。」（段落【００３４】）
「従って，本発明において，井戸層の膜厚は１００オングストローム以下，さらに好ましくは７０オングストローム以下となるように形成することが望ましい。図２は本発明の素子による発光素子の一例を示したものであるが，発光波長が長波長側に移行する波長範囲は，活性層に引っ張り応力を与える第２のクラッド層，第１のクラッド層の組成によっても異なり，またそれらの組成によって活性層の好ましい膜厚も多少変化する。」（段落【００３６】）


「窒化物半導体において，ＡｌＮの熱膨張係数は４．２×１０－６／Ｋであり，ＧａＮの膨張係数は５．５９×１０－６／Ｋであることが知られている。ＩｎＮに関しては，完全な結晶が得られていないため熱膨張係数は不明であるが，仮にＩｎＮの熱膨張係数がいちばん大きいと仮定すると，熱膨張係数の順序はＩｎＮ＞ＧａＮ＞ＡｌＮとなる。一方，窒化物半導体の成長温度を見てみると，通常ＭＢＥ法では５００℃，ＭＯＶＰＥ法では時に９００℃以上の高温で成長させる。例えばＭＯＶＰＥ法によるとＩｎＧａＮで７００℃以上，ＡｌＧａＮであると９００℃以上で成長させる。そこで熱膨張係数の大きい活性層を，活性層よりも熱膨張係数の小さいクラッド層で挟んだ素子を高温で形成した後，室温にまで温度を下げると，熱膨張係数の大きい活性層がクラッド層に引っ張られ，活性層とクラッド層の界面に平行方向に引っ張り応力が活性層に作用する。このため，活性層のバンドギャップエネルギーが小さくなり，発光波長が長波長になるのである。つまり活性層のＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎ，Ｉｎ０．３Ｇａ０．７Ｎ等は第１のクラッド層，および第２のクラッド層よりもＩｎが多い分，熱膨張係数が大きい。従って活性層とクラッド層の界面に平行方向に引っ張り応力が作用し，活性層のバンドギャップエネルギーが小さくなるので通常の活性層のバンド間発光よりも，発光波長を長くすることができるのである。特にその引っ張り応力は活性層を薄くするほど大きくなるので，発光波長をより長波長にすることが可能となる。」（段落【００３７】）
「本発明の素子において好ましい態様は，インジウムを含むｎ型窒化物半導体，またはｎ型ＧａＮを第１のｎ型クラッド層として備え，その第１のｎ型クラッド層に接して，第１のｎ型クラッド層よりも熱膨張係数が大きいインジウムを含む窒化物半導体よりなる活性層を備え，この活性層を単一量子井戸若しくは多重量子井戸構造とすることによって，本来の活性層のバンドギャップエネルギーよりも低エネルギーの光が発光される素子であり，この素子において，前記第１のｎ型クラッド層と前記活性層との総膜厚が３００オングストローム以上あることがさらに好ましい。また他の態様として，インジウムを含む窒化物半導体よりなる単一量子井戸構造若しくは多重量子井戸構造の活性層を備え，その活性層に接して，活性層よりも熱膨張係数が小さいアルミニウムを含むｐ型窒化物半導体を第１のｐ型クラッド層として備え，この活性層を単一量子井戸構造若しくは多重量子井戸構造とすることによって，本来の活性層のバンドギャップエネルギーよりも低エネルギーの光が発光される素子である。」（段落【００３８】）
「従来の窒化物半導体発光素子は，上にも説明したように，ＩｎＧａＮを主とする活性層をＡｌＧａＮを主とする２つのクラッド層で挟んだ構造を有している。ＩｎＧａＮ活性層をＡｌＧａＮクラッド層を挟んだ従来の構造では，活性層の厚さを薄くするに従って，ＩｎＧａＮ活性層，ＡｌＧａＮクラッド層にクラックが生じる傾向にある。例えば，活性層の厚さを２００オングストローム未満にするとクラックが多数入ってしまうために素子作製が困難となる。これはＡｌを含むクラッド層が結晶の性質上，非常に硬い性質を有しており，薄い膜厚のＩｎＧａＮ活性層のみではＡｌＧａＮクラッド層との界面から生じる格子不整合と，熱膨張係数差から生じる歪をＩｎＧａＮ活性層で弾性的に緩和できないことを示している。このため，従来ではクラッド層，活性層中にクラックが入るために，活性層を薄くしようとしてもできなかったのが実状であった。」（段落【００３９】）


「一方，本発明では図１に示すように，ＩｎとＧａとを含む活性層６に接する層として，新たに第１のｎ型クラッド層５を形成している。この第１のｎ型クラッド層５は，活性層とＡｌを含む第２のｎ型クラッド層４の間のバッファ層として作用する。つまり第１のｎ型クラッド層５であるＩｎを含む窒化物半導体またはＧａＮは結晶の性質として柔らかい性質を有しているので，Ａｌを含む第２のクラッド層４と活性層６の格子定数不整と熱膨張係数差によって生じる歪を吸収する働きがある。従って活性層を薄くしても活性層６，第２のｎ型クラッド層４にクラックが入りにくいと推察される。第１のクラッド層５によって歪が吸収されるので，活性層は膜厚が２００オングストローム以下になると引っ張り応力が作用して弾性的に変形してバンドギャップエネルギーが小さくなり発光波長が長くなる傾向にある。しかも活性層の結晶欠陥が少なくなる。従って，活性層の膜厚が薄い状態においても，活性層の結晶性が良くなるので発光出力が増大する。このように第１のｎ型クラッド層５をバッファ層として作用させるためには，結晶が柔らかい層である活性層６と第１のｎ型クラッド層５との膜厚の合計が３００オングストローム以上あることが好ましい。」（段落【００４０】）「窒化物半導体よりなる本発明の発光素子を製造するには，例えばＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長法），ＭＢＥ（分子線気相成長法），ＨＤＶＰＥ（ハイドライド気相成長法）等の気相成長法を用いて，基板上にＩｎａＡｌｂＧａ１－ａ－ｂＮ（０≦ａ，０≦ｂ，ａ＋ｂ≦１）をｎ型，ｐ型等の導電型でダブルへテロ構造になるように積層することによって得られる。基板には例えばサファイア（Ｃ面，Ａ面，Ｒ面を含む），ＳｉＣ（６Ｈ－ＳｉＣ，４Ｈ－ＳｉＣも含む），スピネル（ＭｇＡｌ２Ｏ４，特にその（１１１）面），ＺｎＯ，Ｓｉ，ＧａＡｓ，あるいは他の酸化物単結晶基板（ＮＧＯ等）が使用できる。また，ｎ型の窒化物半導体はノンドープの状態でも得られるが，Ｓｉ，Ｇｅ，Ｓ等のドナー不純物を結晶成長中に半導体層中に導入することによって得られる。またｐ型の窒化物半導体層はＭｇ，Ｚｎ，Ｃｄ，Ｃａ，Ｂｅ，Ｃ等のアクセプター不純物を同じく結晶成長中に半導体層中に導入するか，または導入後４００℃以上でアニーリングを行うことにより得られる。」
（段落【００４２】）
「【実施例】
以下本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。以下の実施例は，ＭＯＶＰＥ法による窒化物半導体層の成長方法を例示している。
実施例１
本実施例を図１を参照して記述する。」（段落【００４３】）「ＴＭＧ（トリメチルガリウム）とＮＨ３とを用い，反応容器にセットしたサファイア基板１のＣ面に５００℃でＧａＮよりなるバッファ層２を５００オングストロームの膜厚で成長させた。」（段落【００４４】）「次に温度を１０５０℃まで上げ，ＴＭＧ，ＮＨ３に加えＳｉＨ４ガスを用い，Ｓｉドープｎ型ＧａＮよりなるｎ型コンタクト層３を４μｍの膜厚で成長させた。」（段落【００４５】）
「続いて原料ガスにＴＭＡ（トリメチルアルミニウム）を加え，同じく１０５０℃でＳｉドープｎ型Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎ層よりなる第２のクラッド層４を０．１μｍの膜厚で成長させた。」（段落【００４６】）「次に，温度を８００℃に下げ，ＴＭＧ，ＴＭＩ（トリメチルインジウム），ＮＨ３およびＳｉＨ４を用い，Ｓｉドープｎ型Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎよりなる第１のｎ型クラッド層５を５００オングストロームの膜厚で成長させた。」（段落【００４７】）
「続いてＴＭＧ，ＴＭＩおよびＮＨ３を用い，８００℃でノンドープＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎよりなる活性層６（単一量子井戸構造）を３０オングストロームの膜厚で成長させた。」（段落【００４８】）
「さらに，ＴＭＧ，ＴＭＩ，ＮＨ３に加え新たにＣｐ２Ｍｇ（シクロペンタジエニルマグネシウム）を用い８００℃でＭｇドープｐ型Ｉｎ０．０１Ｇａ０．９９Ｎよりなる第１のｐ型クラッド層７を５００オングストロームの膜厚で成長させた。」（段落【００４９】）
「次に温度を１０５０℃に上げ，ＴＭＧ，ＴＭＡ，ＮＨ３，Ｃｐ２Ｍｇを用い，Ｍｇドープｐ型Ａｌ０．３Ｇａ０．７Ｎよりなる第２のｐ型クラッド層８を０．１μｍの膜厚で成長させた。」（段落【００５０】）


「続いて，１０５０℃でＴＭＧ，ＮＨ３およびＣｐ２Ｍｇを用い，Ｍｇドープｐ型ＧａＮよりなるｐ型コンタクト層９を０．５μｍの膜厚で成長させた。以上の操作終了後，温度を室温まで下げてウェーハを反応容器から取り出し，７００℃でウェーハのアニーリングを行い，ｐ型層をさらに低抵抗化した。次に，最上層のｐ型コンタクト層９の表面に所定の形状のマスクを形成し，ｎ型コンタクト層３の表面が露出するまでエッチングした。エッチング後，ｎ型コンタクト層３の表面にＴｉとＡｌよりなる負電極，ｐ型コンタクト層９の表面にＮｉとＡｕよりなる正電極を形成した。電極形成後，ウェーハを３５０μｍ角のチップに分離した後，常法に従い半値角１５度の指向特性を持つＬＥＤ素子とした。このＬＥＤ素子はＩｆ（順方向電流）２０ｍＡでＶｆ３．５Ｖ，発光ピーク波長４１０ｎｍの青色発光を示し，発光出力は５ｍＷであった。さらに，発光スペクトルの半値幅は２０ｎｍであり，非常に色純度のよい発光を示した。」（段落【００５１】）
「実施例４
第１のｐ型クラッド層７を形成しない以外は，実施例１と同様にしてＬＥＤ素子を作製した。このＬＥＤ素子は，Ｉｆ２０ｍＡでＶｆ３．５Ｖ，発光ピーク波長４２５ｎｍの青色発光を示し，同じく発光出力は７ｍＷであった。さらに，発光スペクトルの半値幅は２０ｎｍであった。この発光素子は活性層にＡｌＧａＮよりなる第２のクラッド層８が直接接しているので活性層の引っ張り応力が大きくなりピーク波長が長波長になると共に，発光出力が増大した。」（段落【００５４】）
「【発明の効果】
本発明においては，熱膨張係数の小さいクラッド層で熱膨張係数の大きい活性層を挟むことにより，活性層に引っ張り応力がかかるので，活性層のバンドギャップエネルギーが本来のそれより小さくなり，発光波長を長波長にすることができる。しかもＩｎを含む窒化物半導体よりなる活性層に接して，熱膨張係数の小さいＩｎを含む窒化物半導体またはＧａＮよりなる第１のクラッド層をすると，この第１のクラッド層が新たなバッファ層として作用することにより，活性層が弾性的に変形して結晶性が良くなり発光出力が格段に向上する。例えば従来の青色ＬＥＤでは４５０ｎｍにおいて，光度２ｃｄ，発光出力が３ｍＷで半値幅が８０ｎｍ程度であったが，本発明ではその倍近くの発光出力を達成することができ，半値幅は半分以下と非常に色純度が向上した。また従来では，活性層のインジウム組成比を大きくすると結晶性が悪くなって，バンド間発光で５２０ｎｍ付近の緑色発光を得ることは難しかったが，本発明によると活性層の結晶性が良くなるので，従来では困難であった色純度のよい高輝度な緑色ＬＥＤも実現できる。」（段落【００６５】）
２取消事由１（本件発明１についての実施可能要件の判断の誤り）について
本件発明１の要旨の認定の誤りについて
ア原告は，本件発明１がｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備える４層構造であるにもかかわらず，本件審決が，本件発明１を活性層，活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層，活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備える３層構造であると認定を誤り，これを前提に実施可能要件の判断をしたから，その結論にも誤りがある旨主張するので，以下において判断する。
イ本件発明１の構成及びその特徴
前記１によれば，本件発明１の構成及びその特徴は以下のとおりであると認められる。
本件発明１は，発光ダイオード（ＬＥＤ），レーザダイオード（ＬＤ）等の半導体発光素子に係り，特には，窒化物半導体（ＩｎａＡｌｂＧａ１－ａ－ｂＮ，０≦ａ，０≦ｂ，ａ＋ｂ≦１）から構成される半導体積層構造を有する窒化物半導体発光素子に関する。
窒化物半導体（ＩｎａＡｌｂＧａ１－ａ－ｂＮ，０≦ａ，０≦ｂ，ａ＋ｂ≦１）は，紫外ないし赤色に発光するＬＥＤ，ＬＤ等の発光素子の材料として期待されており，青色ＬＥＤや青緑色ＬＥＤは製品化されて，現在実用に供されている。
このような青色，青緑色ＬＥＤの発光チップは，基本的には，サファイア基板の上に，ｎ型ＧａＮよりなるｎ型コンタクト層と，ｎ型ＡｌＧａＮよりなるｎ型クラッド層と，ｎ型ＩｎＧａＮよりなる活性層と，ｐ型ＡｌＧａＮよりなるｐ型クラッド層と，ｐ型ＧａＮよりなるｐ型コンタクト層とが順に積層された構造を有している。このＬＥＤ素子の発光波長は，その活性層のＩｎＧａＮのＩｎ含有量を変えるか又は活性層にドープする不純物の種類を変えることにより，紫外領域から赤色まで変化させることが可能である。


従来のＬＥＤは，不純物をドープしたＩｎＧａＮにより活性層を形成しており，ＩｎＧａＮのＩｎ組成比を大きくするとＩｎＧａＮバンド間発光により，発光波長を長波長側に移行することができる。しかしながら，前記ＬＥＤ素子は発光波長が長くなるに従って，発光出力が大きく低下するという問題があり，不純物がドープされたＩｎＧａＮ活性層，より詳しくは，ＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）活性層は，Ｉｎ含有量が増えると結晶性が悪くなり発光出力は大きく低下する。このため実際に使用できるＩｎ含有量すなわちｘ値はおよそ０．１５以下でしか，高出力のＬＥＤができないのが現状であるので，青色ＬＥＤしか高出力のものは実現されていない。
窒化物半導体発光素子の長波長域の出力を向上させることができれば，窒化物半導体で全ての可視領域の波長での発光が実現できる可能性がある。
本件発明１は，このような事情に鑑みてされたものであって，その目的とするところは，緑色ＬＥＤのみならず３６０ｎｍ以上の発光波長で高輝度，高出力の窒化物半導体発光素子を提供することにあり，上記課題を解決するために，「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子」との構成を採用した。本件発明１の窒化物半導体発光素子は，熱膨張係数の小さいクラッド層（ｎ型窒化物半導体層，第２のｎ型窒化物半導体層，ｐ型窒化物半導体層）で熱膨張係数の大きい活性層を挟むことで，両クラッド層と活性層の界面に引っ張り応力を発生させ，かつ，活性層を量子井戸構造とすることで，引っ張り応力を活性層に弾性的に作用させ，これにより活性層のバンドギャップエネルギーを本来のそれより小さくし，活性層の発光波長を長波長化するものである。
しかも，Ｉｎを含む窒化物半導体よりなる活性層に接して，熱膨張係数の小さいＩｎを含む窒化物半導体又はＧａＮよりなる第１のクラッド層を備えることで，この第１のクラッド層が新たなバッファ層として作用することにより，活性層が弾性的に変形して結晶性が良くなり発光出力が格段に向上する。
ウ本件審決における本件発明１の要旨の認定
本件審決の記載について
本件審決には，本件発明１の構成に関し，次のような記載がある。
ａ「第４    本件特許の請求項に係る発明
本件訂正は，・・・適法な訂正と認められるから，本件の請求項１ないし９に係る発明（以下，それぞれ，「本件発明１」ないし「本件発明９」といい，それらを合わせて「本件発明」という。）は，訂正明細書の請求項１ないし９に記載された，次のとおりのものと認められる。
「【請求項１】インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。」（１１頁９行～２２行）
ｂ「第９    当審の判断
事案にかんがみて，無効理由４についてまず検討する。
１本件発明１の特徴的構成について
本件発明１を以下に再掲する。
「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり，第１および第２の面を有する活性層を備え，該活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，該ｎ型窒化物半導体層に接してＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ＜１）よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層を量子井戸構造とし，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。」
すなわち，本件発明１は，活性層の第１の面に接してＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ＜１）よりなるｎ型窒化物半導体層を備え，該活性層の第２の面に接してＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）よりなるｐ型窒化物半導体層を備え，活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する，窒化物半導体発光素子である。