本件発明１４が，「メタノールおよび水の混合溶媒に懸濁した２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸に，少量の２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸のＣ晶を存在させて加熱する」と特定しているのに対し，引用発明１－２では，「エチル４－メチル－２－（４－（２－メチルプロピルオキシ）－３－シアノフェニル）－５－チアゾールカルボキシラート（３０６ｍｇ）を，ＴＨＦ（３ｍＬ）及びＥｔＯＨ（３ｍＬ）の混合液中，１Ｎ－ＮａＯＨ溶液（１．２ｍＬ）により，１時間６０℃で加水分解し，混合液を１Ｎ－ＨＣｌ溶液で中和し，形成された結晶をろ取した試料を，アセトンから再結晶させ」るとしている点。
ｂ相違点２０
本件発明１４が，結晶をＣ晶と特定しているのに対し，引用発明１－２では，そのような特定がない点。
ク本件発明１４と引用発明２－２との一致点・相違点
(ア)一致点
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸の結晶の製造方法である点。
(イ)相違点
ａ相違点２１
本件発明１４が，「メタノールおよび水の混合溶媒に懸濁した２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸に，少量の２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸のＣ晶を存在させて加熱する」と特定しているのに対し，引用発明２－２では，「２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸エチルをエタノール及びテトラヒドロフランに溶解させたのち１Ｎ水酸化ナトリウムを加え６０℃で１時間加水分解し，溶媒を留去したのち１Ｎ塩酸で中和し，酢酸エチルで抽出し，有機層を濃縮し，得られた固体をエタノールより再結晶する」としている点。
ｂ相違点２２
本件発明１４が，結晶をＣ晶と特定しているのに対し，引用発明２－２では，そのような特定がない点。
４取消事由
⑴取消事由１（本件発明３及び８についての容易想到性判断の誤り）ア取消事由１－１：引用発明１－１並びに引用例２，３，甲１４及び１５記載
の発明に基づく容易想到性判断の誤り
イ取消事由１－２：引用発明２－１に基づく容易想到性判断の誤りウ取消事由１－３：引用発明２－１並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載
の発明に基づく容易想到性判断の誤り
⑵取消事由２（本件発明５及び１０についての容易想到性判断の誤り）ア取消事由２－１：引用発明３に基づく容易想到性判断の誤りイ取消事由２－２：引用発明３並びに引用例１，２，甲１４及び１５記載の発
明に基づく容易想到性判断の誤り
⑶取消事由３（本件発明１４についての容易想到性判断の誤り）ア取消事由３－１：引用発明１－２並びに引用例２，３，甲１４及び１５記載
の発明に基づく容易想到性判断の誤り
イ取消事由３－２：引用発明２－２並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載
の発明に基づく容易想到性判断の誤り
５略語
本件においては，以下の略語を使用する。
⑴２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チ
アゾールカルボン酸：本件化合物
⑵同請求項３及び８記載の結晶多形体：Ｃ晶
⑶同請求項５及び１０記載の結晶多形体：Ｇ晶
第３当事者の主張
１取消事由１（本件発明３及び８についての容易想到性判断の誤り）⑴取消事由１－１（引用発明１－１並びに引用例２，３，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）
〔原告の主張〕
ア引用例１の引用文献としての適格性
(ア)引用例１記載の結晶の発明に対する本件発明３の進歩性の存否を判断するためには同文献記載の結晶の発明を特定する必要があるところ，本件発明３では，結晶形を，特徴的なピークを有するＸ線粉末回折パターンにより，具体的な１種類の結晶形（Ｃ晶）に特定しているのに対し，引用例１においては，結晶形は具体的に特定されていない。
このため，引用例１は進歩性を否定するための引用文献として不適格である。このことは，結晶形を赤外分光分析による特徴的吸収で定義する本件発明８との関係においても同様である。
以上のとおり，本件審決には，適格性を欠く引用例１によって本件発明３及び８の進歩性を否定した誤りがある。
(イ)本件審決は，甲７及び７の２の実験で得られたＸ線粉末回折パターンと，本件各発明の結晶多形体のＸ線粉末回折パターンとの同一性から，引用例１の結晶の結晶形と本件発明３の結晶多形体の結晶形との同一性を認定している。しかし，この認定は，上記各文献で得られた結晶が複数の結晶形の混合物でないことを前提とするものであるところ，上記各文献のみではこのことを確認することはできず，本件明細書の記載を参照してはじめて，上記各文献で得られた結晶は実は特定の結晶形であったことが確認できるのであって，本件特許の優先日前の知識のみでは，当業者といえども上記各文献で得られた結晶が特定の結晶形であるか否かは判断できなかった。
そうである以上，本件審決が上記認定に基づき判断したことは不当である。
イ相違点５及び７に係る容易想到性判断の誤り
(ア)本件審決は，結晶化において，撹拌，無撹拌，室温放冷，徐冷の結晶化条件は，本件優先日当時周知であり，温度等その他の結晶化条件も当業者が適宜設定し得る事項であることから，引用例１記載の製造方法において，「アセトン」の代わりに「エタノール」又は「エタノール／水＝９：１」を用い，当業者が容易に設定できる結晶化条件を採用することは，当業者が容易に行うことができるものであるとする。
しかし，引用例１では結晶溶媒として「アセトン」が知られているのであるから，あえてこれに代えて「エタノール」又は「エタノール／水＝９：１」を使用する動機付けは存在しない。


(イ)本件審決は，本件優先日当時の周知の条件を示すものとして，甲５～７，７の２，８，１４，１５，１７，１８，２０，２１，２４及び２５号証を挙げる。しかし，これらの文献に記載された結晶化条件は極めて多種・多様であるところ，本件審決は，このうちどの記載が周知であるかを示しておらず，その内容自体極めて不明確である。また，仮に，上記各文献記載の事項の全部又はほとんどが周知であるとしても，それらのほとんどは結晶多形性の存在下で特定の結晶形を選択的に結晶化させること，すなわち特定の結晶多形体を作り分けることとは無関係であり，周知とされる条件の中から特定の結晶多形体を選択的に形成させるための結晶化条件を選択・使用することは，当業者にとって極めて困難である。
ウ相違点６及び８に係る容易想到性判断の誤り
(ア)本件審決は，相違点６及び８に関し，結晶多形体は結晶であるということができるから，この点は実質的な相違点ではないとする。(イ)しかし，全ての化合物が結晶多形性を示すのではなく，結晶多形性を示すか否かは化合物次第である。そして，結晶多形性を示す化合物の特定の結晶形に係る発明の進歩性の存否は，従来技術が結晶多形性について開示しているか否かにより決定的に異なる。したがって，進歩性判断の前提となる相違点に関し，結晶多形への言及の有無は実質的な相違点である。
(ウ)本件発明３及び８において，「結晶多形体」はその「発明特定事項」の１つである。これに対して，主引用例である引用例１には，本件化合物の結晶を得たことは記載されているが，これが結晶多形性を示すことは記載も示唆も全くされていない。このため，本件発明３及び８に接することなく，当該結晶が結晶多形体であることを推定することは極めて困難である。
(エ)本件発明３及び８に先立ち本件発明３及び８を想到することは，以下の点で，当業者にとって極めて困難であった。
すなわち，まず，本件化合物が結晶多形性を示すことは知られていなかったため，本件化合物のＣ晶を得ようとする動機も存在しなかった。また，複数の結晶多形体のうちにＣ晶に相当する結晶の存在は知られておらず，Ｃ晶を同定することは困難であった。そして，これらの事情から，本件優先日当時の周知事項又は技術常識を示すものとして引用された前記各甲号証を探し出すこと自体困難であり，かつ，これらに記載された極めて多様な結晶化条件から，Ｃ晶を得るために必要な結晶化条件を選択することも困難であった。
(オ)以上より，「結晶多形体」であることは，それ自体，本件発明３及び８の進歩性を支持する要素である。
エ本件発明３及び８の効果の顕著性
(ア)本件審決は，多形体によってその安定性が異なることがあること，本件明細書記載の安定性試験に相当する試験において，医薬の安定性試験を行い，その条件下で安定性が求められることはいずれも周知であることから，本件発明３及び８が，当業者が予想し得ない顕著な効果を奏するとはいえない，とする。(イ)しかし，本件明細書には，Ｃ晶及びＧ晶のほか，Ｂ晶及びＤ晶も含む全ての結晶形の安定性に関する結果が記載されているが，Ｂ晶及びＤ晶に比してＣ晶及びＧ晶は非常に安定である。
これを受け，Ｃ晶及びＧ晶は，本件化合物の多数の多形体の中から，安定性の高い結晶形として選択されたものである。
(ウ)甲１４及び１５には，多形体によってその安定性が異なることが知られることのほか，結晶の安定性はその結晶が構成される化合物により全く異なることも示されている。
(エ)本件各発明の結晶多形の特定の結晶形が当業者の予想し得ない顕著な安定性を有するか否かを判断するには，従来技術の結晶形の安定性と比較する必要がある。
上記のとおり，結晶多形体の安定性は当該結晶形を構成する化合物により全く異なるから，本件各発明の本件化合物の特定の結晶形の安定性を進歩性の観点から評価するには，本件化合物の別の公知の結晶形の安定性と比較する必要があるが，本件化合物の公知の結晶形は存在しなかった。
(オ)このような従来技術の状況下で，本件各発明の発明者は，本件化合物が結晶多形体を構成することを初めて明らかにし，医薬の承認のために必要な安定性を有する結晶形として，Ｃ晶及びＧ晶を選択した。さらに，当業者は，具体的に，Ｃ晶及びＧ晶が安定な結晶形であり，Ｂ晶及びＤ晶がＣ晶及びＧ晶に比べて不安定な結晶であることは，本件各発明がなされる前には到底予測し得ない。また，医薬承認の安定性の規準である「加速試験の承認申請時の最短保存期間六か月」は，特許の分野における進歩性判断の普遍的な基準ではない。従来技術の状況によっては，医薬承認における加速試験の安定性基準に満たなくても進歩性が認められる場合がある。そうである以上，本件化合物において，Ｃ晶及びＧ晶の安定性が，医薬承認のための安定性基準と同程度であることをもって，「当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するとはいえない」と判断する合理的な理由は存在しない。
したがって，Ｃ晶及びＧ晶に係る発明は，進歩性を支持するのに十分な顕著な効果を奏する。本件審決はこれを看過したものである。
オ以上のとおり，引用発明１－１並びに本件優先日当時の周知事項又は技術常識を示すものとして本件審決が引用する各甲号証記載の発明に基づき本件発明３及び８を想到することは，当業者にとって極めて困難であった。この点に関する本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
ア引用例１の引用文献としての適格性について
(ア)原告は，引用例１は引用例として不適格であると主張する。しかし，引用例１には本件化合物の結晶が開示されている以上，それがいかなる結晶形であるかが特定されていないからといって，引用例として不適格ということにはならない。
(イ)原告は，本件審決の認定につき，甲７及び７の２で得られた結晶が複数の結晶形の混合物でないこと，すなわち他の結晶形が随伴していないことを前提とするものであるが，上記各文献のみではこのことを確認することはできないなどと主張する。


しかし，本件各発明は，「他の結晶形が随伴」しているか否かを問わない発明である。また，そもそも，上記各文献において得られた結晶がＣ晶である以上，結晶形の点が本件発明３及び８との一致点となることは当然である。イ相違点５及び７に係る容易想到性判断の誤りについて原告は，本件審決が引用例１に明示されていない実験条件を周知技術で補ったことにつき，これらの事項は周知技術とはいえないなどと主張する。しかし，本件審決が認定した周知技術は「結晶化を行う際に，目的の結晶を適当な量の溶媒に加温溶解し，ろ過した後に，一定時間攪拌を行って結晶化すること」であって，このような事項は特定の引用例を示すまでもない周知事項である。また，本件審決が周知事項認定の根拠とする各文献には，認定のとおりの内容が記載されている。しかも，甲８は教科書的な書物であるところ，そこでは，結晶化に際しての温度，冷却手段及び結晶成長のために要する時間を適宜調整することが何らの困難性なしに当業者に適宜選択できる設計的事項であることが明示されている。ウ相違点６及び８に係る容易想到性判断の誤りについて原告は，引用例１には本件化合物が結晶多形性を示すことは記載されていないから，当該認定は誤りであると主張する。
しかし，引用例１に本件化合物が結晶多形性を示すことの明示がないとしても，結晶多形体の一つが同文献に開示されていると合理的に理解できることは上記のとおりである。また，事実として引用例１によって得られる結晶形がＣ晶であれば，これは本件発明３及び８との一致点である。さらに，ある化合物が結晶多形性を示すことがあることは周知事項であるから，そもそも，このような記載事項が引用例１に明記されているかどうかを問題にするまでもない。
エ本件発明３及び８の効果の顕著性について
(ア)本件化合物を医薬品として用いようとする以上，医薬の承認のために必要な安定性を有することを求めることは当然のことであり，かつ，結晶多形体の種類によって結晶の安定性等が異なることも周知事項であるから，医薬の承認のために必要な安定性を有する結晶形を得ようとすることは特別な課題とはいえない。また，本件優先日当時，ある化合物に複数の結晶多形性が存在し，それによって安定性等が異なることは周知事項であり，より特性がよい結晶形を求めて製造条件や結晶化条件を適宜調整することは，当業者が通常行う設計的事項にすぎない。そのような過程を経て得られた結晶形には，従来の結晶よりも格段に優れた効果が示されたような特段の事情がない限り，進歩性が認められることはない。そして，本件明細書には，本件各発明のいずれについても，従来得られていた結晶形よりも優れた効果があることは記載されていない。
したがって，仮に，本件各発明によって医薬品として用いられるだけの安定性を有する結晶が得られたとしても，これをもって顕著な効果とはいえない。(イ)本件化合物の結晶形が公知であった以上，本件各発明に顕著な効果があると主張するのであれば，本件各発明に従来の結晶形と比較して顕著な効果があることを主張しなければならないが，原告はそのような主張をしていない。この点，原告は，従来の結晶形がいかなる結晶形であったかが不明とするが，少なくとも本件化合物の結晶が公知である以上，本件各発明の結晶形がそのような従来技術に対して顕著な効果があると主張立証しなければならず，いかなる結晶形であったかが特定されていたかどうかは無関係である。
⑵取消事由１－２（引用発明２－１に基づく容易想到性判断の誤り）
〔原告の主張〕
ア引用例２が引用文献としての適格性を欠くこと，相違点１０及び１２に係る容易想到性の判断に誤りがあること，本件審決が本件各発明の顕著な効果を看過したことは，前記⑴〔原告の主張〕ア，ウ及びエと同様である。
イ相違点９及び１１に係る容易想到性判断の誤り
本件審決の論理に従えば，本件発明３及び８の結晶形（Ｃ晶）が得られたとされる甲７及び７の２で用いられた結晶化方法（結晶化条件）を採用することが，本件優先日当時の当業者の周知事項（又は技術常識）であったか否かが問題となるところ，本件審決は，甲８，１４，１７，１８，２４及び２５の記載に基づき，「結晶化を行う際に，目的の結晶を適当な量の溶媒に加温溶解し，ろ過した後に，一定時間攪拌を行って結晶化することは本件優先日当時周知の事項である」とする。しかし，上記各甲号証は，その性質により本件各発明との関わり方が異なる。すなわち，甲８は実験手法に関する一般的な学術文献であり，その記載内容には不明確な点があるとともに，本件化合物に関する本件優先日当時の周知事項又は技術常識を示すものではない。甲１４，１７及び１８は，特定の化合物を対象として実際に実験を行った結果を示す報告であり，化合物一般に適用可能な周知事項又は技術常識にまで成熟しているとはいえない。甲２４及び２５は，特定の化合物に関する公開特許公報であるが，甲１４等と同様であるとともに，当該化合物に関する結晶多形性の存否は記載されていないことから，上記周知事項又は技術常識を認識することはできない。
ウ以上のとおり，引用発明２－１並びに本件優先日当時の周知事項又は技術常識を示すものとして本件審決が引用する各甲号証記載の発明に基づき本件発明３及び８を想到することは，当業者にとって極めて困難であった。この点に関する本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
⑶取消事由１－３（引用発明２－１並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）
〔原告の主張〕
前記⑵〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑵〔被告の主張〕と同様である。
２取消事由２（本件発明５及び１０についての容易想到性判断の誤り）⑴取消事由２－１（引用発明３に基づく容易想到性判断の誤り）
〔原告の主張〕
無効理由の対象となる発明及び主引用発明を異にする点を除き，前記１⑵〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記１⑵〔被告の主張〕と同様である。
⑵取消事由２－２（引用発明３並びに引用例１，２，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）
〔原告の主張〕
副引用発明が追加されている点を除き，前記⑴〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
３取消事由３（本件発明１４についての容易想到性判断の誤り）⑴取消事由３－１（引用発明１－２並びに引用例２，３，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）


〔原告の主張〕
ア本件発明１４はＣ晶の製造方法に関するものであるところ，前記のとおり，Ｃ晶自体の発明は進歩性を有するから，Ｃ晶自体の製造方法の発明も当然に進歩性を有する。
イ相違点１９及び２０に係る容易想到性判断の誤り(ア)本件審決は，種々の溶媒で再結晶化できることは公知であるとする。しかし，通常の「再結晶化」と本件発明１４におけるＣ晶の生成とは異なる現象である。すなわち，本件明細書の記載によれば，Ｃ晶は「溶媒媒介転移」により製造されるところ，通常の「再結晶化」（原料となる結晶を溶媒中に完全に溶解して結晶は存在しなくなり，こうして得られた溶液から目的とする結晶形の結晶を形成させる。）と「溶媒媒介転移」（出発原料は溶媒中に懸濁させ，種晶を加え，溶媒を介して目的とする結晶形に転移させる。このため，出発原料が溶媒に完全に溶解することはない。）とは同じ現象ではない。このため，通常の「再結晶化」に使用される溶媒が当然に「溶媒媒介転移」のための溶媒としても使用可能であるとはいえない。
また，請求項１４にはＣ晶の製造方法が「溶媒媒介転移」によるものであることは明記されていないものの，本件明細書には「Ｃ晶は，溶媒媒介転移を用いて製造する。」と明記されており，それ以外の方法は記載されていない。加えて，請求項１４には，本件化合物を溶媒に懸濁することが規定されており，それを溶解することは記載されていない。したがって，本件発明１４の方法は，溶媒媒介転移であること以外には考えられない。
そして，本件審決は，「溶媒媒介転移」のために適当な溶媒を記載した甲号証を特定していない。本件化合物の溶媒媒介転移によりＣ晶を生成させるために使用できる溶媒は知られていなかったため，公知である種々の再結晶化溶媒の中から本件化合物の溶媒媒介転移によりＣ晶を生成させるために使用できる溶媒を選択することは，極めて困難であった。
(イ)本件審決は，メタノール及び水の混合溶媒を用いること，結晶を製造する際に加熱すること，懸濁液から結晶を析出させることも本件優先日当時周知であるとして，甲８及び１６を引用している。
このうち，甲１６は，本件特許出願の拒絶理由通知に対して出願人が提出した意見書であり，公知文献ではない。
他方，甲８は，有機合成実験法に関するハンドブックであるところ，引用された記載部分には，上記意味での再結晶化の方法は記載されているが，溶媒媒介転移による結晶化については考慮されていない。また，同文献の記載は，目的物質を最初に溶媒に完全に溶解することを前提としており，溶媒媒介転移を前提としていない。さらに，「結晶を製造する際に加熱すること」に関し，甲８では目的物質を溶解するために加熱するのに対し，本件発明１４においては，溶媒媒介転移を促進するための加熱である。
(ウ)本件審決は，結晶化において種晶を用いることが本件優先日当時周知である証拠として，甲１４及び１８を引用している。
しかし，甲１４では，キノロン酸の結晶化のために種晶を添加しているものの，結晶化に際してキノロン酸を加熱溶解しており，結晶化中に懸濁液は存在せず，また溶媒媒介転移は起こらない。したがって，甲１４記載の結晶化方法は本件発明１４によるＣ晶の形成とは全く異なる技術である。
また，甲１８には，ファモチジンの結晶化において種晶を加えることが記載されているが，実施例では種晶の添加は行われていない。また，その明細書及び特許請求の範囲では，ファモチジンの結晶化に先立ってファモチジンを「加熱溶解」することが記載されており，また全ての実施例においてファモチジンは「煮沸溶解」されている。この場合，ファモチジンは，結晶化中に懸濁液として存在し得ず，また溶媒媒介転移は成立し得ない。したがって，甲１８記載の結晶化方法は本件発明１４によるＣ晶の形成とは全く異なる技術である。
(エ)本件審決は，種晶とする少量の本件化合物のＣ晶を容易に製造できることは明らかであるとする。
しかし，種晶としての最初のＣ晶は，従来技術に基づいてではなく，本件明細書の記載に基づいて調製することができるのであって，本件各発明の前には，種晶としての最初のＣ晶は調製できなかった。すなわち，従来技術に基づき当業者は種晶としての最初のＣ晶の存在を認識することができなかったのであるから，当業者は，種晶としてのＣ晶の使用を必須の構成要件とする本件発明１４を想到することは不可能に近かった。
(オ)さらに，Ｃ晶の製造のための溶媒媒介転移が成立するためには，溶媒媒介転移の条件下で，Ｃ晶の方が出発原料である他の晶系（Ａ晶，Ｇ晶等）よりも安定である必要があり，本件発明１４の方法を想到するためにはこの点を認識しなければならない。しかし，当業者は，本件各発明に接する前にこのような認識は持ち得なかった。したがって，本件各発明の前に，当業者が本件発明１４を想到することは極めて困難であった。
ウ以上より，本件審決の相違点１９及び２０に係る容易想到性の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
ア原告は，本件発明１４は「溶媒媒介転移」によることを前提として主張している。
しかし，本件発明１４に係る請求項の記載には「溶媒媒介転移による」との限定はないから，原告の上記主張は特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。イ原告は，最初の種晶としてのＣ晶は，従来技術ではなく本件明細書の記載により調製することができるのであって，本件明細書がなければ最初の種晶を得ることはできないなどと主張している。
しかし，Ｃ晶を製造することが容易であることは本件審決が認定するとおりである。また，本件明細書に記載されたＣ晶の製造方法は実施例２のみであるところ，これは種晶としてＣ晶を用いる方法であって，本件明細書には種晶としてのＣ晶を製造する方法の開示はない。そのため，仮に従来技術に基づいてＣ晶を製造することが容易でないというのであれば，Ｃ晶に関する本件各発明は実施可能要件違反であることになる。
⑵取消事由３－２（引用発明２－２並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）
〔原告の主張〕
主引用発明及び副引用発明の組合せを異にする点を除き，前記⑴〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
第４当裁判所の判断
１本件各発明について
⑴本件各発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２のとおりである。また，本件明細書には，以下の記載がある（なお，式及び図面は別紙本件明細書式・図面目録参照）。
ア技術分野


本発明は，医薬品として有用な化合物を含有する医薬組成物を品質的に安定して供給するに際して重要となる，結晶多形体の制御技術に関する。さらに詳細には，２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸の結晶多形体およびそれらの製造方法に関する。（３頁２５行目～２８行目）
イ背景技術
ある化合物が２種以上の結晶状態を形成するとき，これらの異なる結晶状態は結晶多形とよばれる。結晶多形のそれぞれの結晶多形体（晶形）によって，その安定性が相違することがあることは一般的に知られている。…ある特定の結晶多形体が安定性などの点で優位性をもつことがあり，したがって，複数の結晶多形をもつ場合には，それらの結晶多形体おのおのを優先的に製造する技術を開発することが重要となる。ことに，医薬品として有用な化合物を含有する医薬組成物を製造するに際しては，結晶多形をコントロールし，優位性のある特定の結晶多形体のみを含有する医薬組成物とするのが適当である。
下記式（判決注：別紙本件明細書式・図面目録記載の式参照）で示される２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸は，国際公開ＷＯ９２／０９２７９号パンフレットに記載されているように，キサンチンオキシダーゼを阻害する作用を有することが知られている。しかし，上記パンフレットには結晶多形に関しては何ら記載されておらず，そこで検討された２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸がどのような晶形のものであったのかは不明である。…結晶多形が意味をもつのは，その固体物性が，その物質の生理活性，物理化学的性質，あるいは工業的製造方法などに影響する場合である。例えば固形製剤として動物に使用する場合には，予め結晶多形の有無を確認するとともに，それらをつくり分ける技術を開発しておくことが重要となる。また，長期保存する場合にも，いかに安定にその晶形を維持できるかが問題となる。さらには，その晶形を工業的に容易に，かつ再現性よく製造する技術を開発することも重要な課題である。（３頁３１行目～４頁１８行目）
ウ発明の目的
本発明の目的は，２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸について上述の問題を解決することである。すなわち，この化合物の結晶多形の存否を確認し，もし結晶多形が存在するなら，各々の結晶多形体をつくり分ける技術を提供することである。（４頁２０行目～２３行目）
エ発明の開示
(ア)本発明者らは鋭意研究した結果，２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸には，非晶質体や溶媒和物も含めて最低６種の結晶多形体が存在することが明らかになった。このうち溶媒和物については，２種（メタノール和物，水和物）が判明した。また，非晶質体を除いたすべての結晶多形体は，特徴的なＸ線粉末回折パターン（ＸＲＤ）を示すことがわかった。それぞれの結晶多形体は特異的な２θ値を有する。２以上の結晶多形体が混在する場合でも，Ｘ線粉末回折によれば，およそ０．５％の含有率まで検出できる。
また，非晶質体を含むこれらすべての結晶多形体は，赤外分光分析（ＩＲ）においても，それぞれに特徴的な吸収パターンを示す。さらに，結晶多形体は各々異なった融点を示すこともあり，この場合，示差走査熱量法（ＤＳＣ）によって分析することもできる。（４頁２４行目～３３行目）
(イ)Ｃ晶は，溶媒媒介転移を用いて製造する。このとき用いる溶媒は，２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸をあまり溶かさないが，少しは溶解度のあるものが好ましい。通常はメタノール／水の混合溶液が使用される。…このような溶媒に溶解度以上の結晶を懸濁させ，これに少量のＣ晶を添加して加熱攪拌する。…
Ｇ晶は水和物であり，２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸のナトリウム塩を酸析することにより，あるいは２－プロパノール／水混合溶媒での再結晶などで得られる湿潤品を低温減圧乾燥，または常圧自然乾燥することで得られる。…
これらの本発明の各結晶多形体は，以下に示すように工業的製造上の特徴あるいは医薬品原薬としての物理化学的特徴をそれぞれに有している。…Ｃ晶は，上記のＩ領域（判決注：別紙本件明細書式・図面目録記載の図１参照）での通常の操作範囲では安定な結晶と位置づけられる。しかし，この晶形への溶媒媒介転移は，条件にもよるが通常数日を要し，このままではＣ晶を工業的に再現性よく製造することは難しい。…この転移を加速するためには，例えば結晶の懸濁状態においてＣ晶の種晶を加えて再加熱するなどの操作を必要とする。この晶形は通常の保管条件（例えば７５％相対湿度，２５℃など）では長期に保持され，かつ化学的にも安定である。
Ｇ晶は加熱減圧乾燥するような操作では結晶水を失い，Ｂ晶へと変化する。この晶形は，通常の保管条件（例えば７５％相対湿度，２５℃など）では長期に保管され，かつ化学的にも安定である。…
以上述べたように，いずれの晶形も有用であるが，長期保存による晶形維持という意味では，Ａ晶，Ｃ晶，およびＧ晶が有用である。（７頁３９行目～９頁４行目）
オ実施例
［実施例２］
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾ
ールカルボン酸のＣ晶の製造
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸の１０ｇにメタノール／水＝７０／３０を混合した液１００ｍＬを加え，６５℃に加熱攪拌した。これに２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸のＣ晶を２０ｍｇ加えた。その後，結晶を採取しＩＲにてＣ晶に転移するのを確認するまで攪拌した。冷却の後，結晶を濾取し，８０℃，２ｍｍＨｇにて４時間減圧乾燥した。得られた結晶はＸＲＤ，ＩＲのデータよりＣ晶とわかった。
［実施例４］
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾ
ールカルボン酸のＧ晶の製造


２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸の１０ｇに９０ｍＬのメタノールを加え，６５℃に加熱攪拌し，溶解した。これに水９０ｍＬを３０秒で加えた。その後，２５℃まで冷却した。結晶を濾取し，２日間自然乾燥した。得られた結晶はＸＲＤ，ＩＲのデータよりＧ晶とわかった。
［実施例５］
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸のＧ晶の製造（２－プロパノール／水系溶媒での再結晶）２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸の３０ｇに２－プロパノール／水＝５０／５０の混合液の９００ｍＬを加え，８０℃に加熱攪拌した。これを熱時濾過し，再度加熱溶解させた後に室温まで冷却した。この析出結晶を濾取し，濾紙上で一夜自然乾燥させた。得られた結晶はカールフィッシャー水分測定の結果，２．７重量％の水分を含有していた。ＸＲＤ，ＩＲのデータからＧ晶とわかった。
［実施例６］
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸のＧ晶の製造（メタノール／水系溶媒での再結晶）２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸の３３．４ｇをメタノール／水＝９５／５の混合溶液３３４ｍＬに加熱攪拌し，溶解させた。外温８５℃にて加熱還流を行いながら，水１１９ｍＬを徐々に添加した。その後，Ｃ晶の１５０ｍｇを加え，加熱還流を４時間継続した。その後冷却し，８０℃，２ｍｍＨｇにて６時間加熱減圧乾燥し，Ｇ晶３３ｇを得た。ＸＲＤ，ＩＲのデータからＧ晶とわかった。
［実施例１０］
安定性試験
Ａ晶，Ｂ晶，Ｃ晶，Ｄ晶，およびＧ晶の安定性試験を以下の条件で行った。保存条件１：４０℃／７５％相対湿度，密栓状態，３ヶ月および６ヶ月保存保存条件２：４０℃／７５％相対湿度，開栓状態，１ヶ月および３ヶ月保存…Ｃ晶，およびＧ晶は保存条件１の６ヶ月時点および保存条件２の３ヶ月時点では他の結晶多形体への転移は確認できなかった。（９頁１７行目～１０頁３５行目）
⑵本件各発明の概要
ア上記各記載によれば，本件各発明の概要は，以下のとおりと認められる。すなわち，本件各発明は，２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸（本件化合物）の結晶多形体及びそれらの製造方法に関するものである（前記⑴ア）。
医薬品として有用な化合物を含有する医薬組成物を製造するに際しては，結晶多形をコントロールし，優位性のある特定の結晶多形体のみを含有する医薬組成物とするのが適当である（前記⑴イ）。本件各発明は，本件化合物の結晶多形の存否を確認し，各々の結晶多形体を作り分ける技術を提供することを目的とする（前記⑴ウ）。
本件化合物には，Ｃ晶（本件発明３，８及び１４）及びＧ晶（本件発明５及び１０）を含む最低６種の結晶多形体が存在する。Ｃ晶は，図１のＩ領域での通常の操作範囲で安定な結晶形と位置づけられ，通常，メタノール／水の混合溶液に溶解度以上の結晶を懸濁させ，これと少量のＣ晶（種晶）を添加した溶媒媒介転移により製造される（実施例２）。また，Ｇ晶は，水和物であり，メタノール／水の混合溶液での再結晶（実施例４，６），２－プロパノール／水の混合溶液での再結晶（実施例５）等により製造される（以上につき，前記⑴エ，オ）。Ｃ晶及びＧ晶は，４０℃／７５％相対湿度及び密栓状態にて６ヶ月保存後，及び４０℃／７５％相対湿度及び開栓状態にて３ヶ月保存後のいずれの場合も，他の結晶多形体へ転移しないことから（前記⑴オ），いずれも長期に保持され，かつ化学的にも安定である（前記⑴エ，オ）。
イ本件各発明の認定について，被告は，複数の結晶の混合物である混晶は，本件各発明の範囲から除外されていないと主張する。
しかし，本件発明３，５，８及び１０は，各請求項の末尾の記載から，いずれも「結晶多形体」の発明といえるところ，これらの請求項にはそれぞれ「特徴的なピークを有する」，「他の結晶多形体と識別できる特徴的吸収を有する」の文言があることから，特定の結晶多形体を意図した発明であることは明らかである。また，本件優先日において，こうした記載がある場合に，他の結晶多形体を相当程度含有する混晶も含み得るとの技術常識が存在したことをうかがわせる文献はない。さらに，上記各請求項の記載から直ちに単独の結晶か又は結晶の混合物（混晶）かが判別できないとしても，本件各発明の目的は，結晶多形をコントロールし，優位性のある特定の結晶多形体のみを得ること，各々の結晶多形体を作り分ける技術を提供することにある（前記⑴イ，ウ）。そうすると，本件発明３，５，８及び１０につき，他の結晶多形体を相当程度含有する混晶の場合を含むと解することはできない。
したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
２引用発明
⑴各引用例には，以下の記載がある。
ア引用例１
４－メチル－２－（４－（２－メチルプロポキシ）－３－シアノフェニル）－５
－チアゾールカルボン酸（ＴＥＩ－６７２０）：


６（４００ｍｇ，１．６５ｍｍｏｌ）及びエチル２－クロロアセトアセテート（３４０ｍｇ，１．６５ｍｍｏｌ）のエタノール（４ｍＬ）溶液を，１００℃に加熱し，２時間撹拌した。冷却した後，混合物をブラインで洗浄し，生成物をＡｃＯＥｔで２回抽出した。合わせた有機層を，Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し，留去した。シリカゲルでのカラムクロマトグラフイー（ヘキサン／ＡｃＯＥｔ，３：１）で精製して，エチル４－メチル－２－（４－（２－メチルプロピルオキシ）－３－シアノフェニル）－５－チアゾールカルボキシラート（３０６ｍｇ）を得た。それを，ＴＨＦ（３ｍＬ）及びＥｔＯＨ（３ｍＬ）の混合液中，１Ｎ－ＮａＯＨ溶液（１．２ｍＬ）により，１時間６０℃で加水分解した。混合液を１Ｎ－ＨＣｌ溶液で中和し，形成された結晶をろ取した。試料を，アセトンから再結晶させて，ＴＥＩ－６７２０（１８３ｍｇ，５．８ｍｍｏｌ，３５％）を無色結晶として得た（ｍｐ２０１～２０２℃）：１ＨＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ   １．０４（６Ｈ，ｄ，Ｊ＝７Ｈｚ），２．１２（１Ｈ，ｍ，Ｊ＝７Ｈｚ），２．６７（３Ｈ，ｓ），３．９９（２Ｈ，ｄ，Ｊ＝７Ｈｚ），７．３４（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝９Ｈｚ），８．２０（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ＝９及び２Ｈｚ），８．２５（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝２Ｈｚ）；１３ＣＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）；δ１７．６８，１９．０５，２８．１８，７５．７６，１０３．０４，１１２．６８，１１５．３１，１２１．２４，１２５．７１，１３２．２２，１３２．７４，１６２．７１，１６２．９８，１６７．２８，１６８．６０：ＦＴ－ＩＲ（ＫＢｒ）：ν＝２９６０，２８８０，２２３０，１７００，１６８０，１６００，１４３０，１１３０ｃｍ－１；ＨＲＭＳ：ｍ／ｚＣ１６Ｈ１６Ｎ２Ｏ３Ｓの計算値３１６．０８８２，測定値３１６．０８６１；Ｃ１６Ｈ１６Ｎ２Ｏ３Ｓの分析計算値：Ｃ，６０．７：Ｈ，５．１：Ｎ，８．９，測定値：Ｃ，６０．７；Ｈ，５．１：Ｎ，８．９。（訳文８頁２３行目～９頁１１行目）
イ引用例２
実施例７６
２－（４－イソプロポキシ－３－ニトロフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸エチル１．０ｇをエタノール２０ｍｌおよび酢酸エチル２０ｍｌに溶かし，１０％パラジウム触媒１００ｍｇを加え，水素雰囲気下室温で一昼夜攪拌した。反応後，触媒を濾去し，濾液を濃縮した。得られた結晶を濃塩酸４ｍｌに溶解し，これに亜硝酸ナトリウム２１５ｍｇを３ｍｌの水に溶かした溶液を氷冷下で徐々に滴下し，３０分後飽和重曹水４０ｍｌで中和した。一方，シアン化銅６２０ｍｇおよびシアン化カリウム４００ｍｇを水１０ｍｌに懸濁し，７０℃で攪拌したのち氷冷した。これに先のジアゾニウム塩溶液を氷冷下で徐々に加えた。滴下終了したのち，反応液を６０℃に加温し一時間後，酢酸エチル１００ｍｌで抽出した。有機層を濃縮し，得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製すると４００ｍｇの２－（３－シアノ－４－イソプロポキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸エチルが得られた（収率４２％）。これをエタノール３ｍｌおよびテトラヒドロフラン４ｍｌに溶解させたのち１Ｎ水酸化ナトリウム２ｍｌを加え６０℃で１時間加水分解した。溶媒を留去したのち１Ｎ塩酸で中和し，酢酸エチルで抽出した。有機層を濃縮し，得られた固体をエタノールより再結晶すると２９５ｍｇの２－（３－シアノ－４－イソプロポキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸が得られた（収率８０％）。
ｍ．ｐ．２２０－２２２℃
１Ｈ－ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６）δ；
８．２４（ｄ１Ｈ    Ｊ＝２．６Ｈｚ）８．１９（ｄｄ１Ｈ    Ｊ＝９．０ＨｚＪ＝２．６Ｈｚ）
７．３８（ｄ１Ｈ    Ｊ＝９．０Ｈｚ）４．８９（ｍ１Ｈ）２．６７（ｓ３Ｈ）１．３８（ｄ    ６ＨＪ＝５．９Ｈｚ）以下同様にして次の化合物を製造した。
実施例７７
２－（４－イソブチルオキシ－３－ニトロフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸エチルより２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸を得た（収率３３％）。
ｍ．ｐ．２３８－２３９℃（分解）
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ；
８．２１（ｄ１Ｈ    Ｊ＝２．３Ｈｚ）８．１１（ｄｄ１Ｈ    Ｊ＝８．９ＨｚＪ＝２．３Ｈｚ）


７．０３（ｄ１Ｈ    Ｊ＝８．９Ｈｚ）３．９１（ｄ２Ｈ    Ｊ＝６．６Ｈｚ）２．８０（ｓ３Ｈ）２．２１（ｍ    １Ｈ）１．１０（ｄ６Ｈ    Ｊ＝６．６Ｈｚ）（１９頁右欄２１行目～２０頁左欄１４行目）
ウ引用例３
【実施例１０】
２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾ
ールカルボン酸
実施例９で得られた２－（３－シアノ－４－イソブチルオキシフェニル）－４－メチル－５－チアゾールカルボン酸エチル（３０６ｍｇ）にＴＨＦ（３ｍｌ）を加え４０℃に加温し溶解しエタノール（３ｍｌ）と１規定水酸化ナトリウム溶液（１．２ｍｌ）を加え６０℃に加熱し６０分間攪拌した。反応液を冷却後，濃縮し水（７ｍｌ）を加えた後１規定塩酸で中和した。生じた結晶を濾過，乾燥し粗結晶（２９０ｍｇ）が得られた。さらにこの化合物をエタノール／水＝９：１より再結晶１７０ｍｇの題記化合物が得られた。（収率６１％）
ｍｐ２０７～２０９℃
1Ｈ－ＮＭＲ（δ；ＤＭＳＯ－ｄ６）
１．０４（ｄ，６Ｈ，Ｊ＝６．５Ｈｚ），２．１２（ｍ，１Ｈ，Ｊ＝６．５Ｈｚ），２．６７（ｓ，３Ｈ），３．９９（ｄ，２Ｈ，Ｊ＝６．５Ｈｚ），７．３４（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９Ｈｚ），８．２０（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝２ａｎｄ９Ｈｚ），８．
２５（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝２Ｈｚ）．
ＦＴ－ＩＲ（ｃｍ-1，ＫＢｒ）
２９６０，２８８０，２２３０，１６８０，１６００，１５２０，１４３０，１
２８０．（【００７７】）
⑵引用発明１－１及び１－２，２－１及び２－２並びに３については，本件審決の認定（第２の３⑵）のとおりであることにつき，当事者間に争いがない。３取消事由１（本件発明３及び８についての容易想到性判断の誤り）について⑴事案に鑑み，取消事由１－３（引用発明２－１並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）について検討する。⑵本件発明３及び８と引用発明２－１との一致点・相違点本件発明３及び８と引用発明２－１の一致点・相違点が本件審決の認定（第２の３⑶ウ，エ）のとおりであることにつき，当事者間に争いがない。
⑶本件優先日当時の当業者の技術常識
ア本件優先日当時の文献には，以下の記載がある。(ア)甲８（「有機合成実験法ハンドブック」平成２年３月３１日発行）ａ「再結晶は純粋な固体有機物を得るもっとも優れた分離精製法であり，各種クロマトグラフィーによる分離手段の目ざましい進歩にもかかわらず，分離の原理が本質的に異なるため，その重要性は昔と変わることがない。通常特別な装置を必要とせず，操作も簡単で安価であるという長所を有するが，ある程度の経験と勘を要することが多い。…
目的によって要求される純度が異なっているので，必要とされる純度が得られるまで再結晶を繰り返す必要がある。繰り返し再結晶して融点の差が０．５℃以内におさまれば純粋になったと考えてもよいとされている。…再結晶操作は次の手順で行うのが一般的である。⑴試料を適当な溶媒に沸点付近でかき混ぜて溶かし，飽和に近い溶液をつくる。⑵得られた熱溶液に必要に応じて脱色剤を加える。⑶熱溶液を沪過し不溶物を除く。⑷沪液を冷却して結晶を析出させる。⑸析出した結晶を沪取，⑸少量の冷たい溶媒で沪取した結晶から母液を洗い除く。」（２６３頁２行目～２６４頁２行目）
ｂ「前述のごとく溶解，脱色，沪過の手順をへて得られた溶液は，結晶を析出させる準備のできた溶液といえる。どのような目的に結晶を使用するかによって，望ましい結晶の大きさが異なり，それに従って結晶の析出のさせ方も異なる。Ｘ線解析用にはある程度の大きさを必要とし，元素分析用にはなるべく小さな結晶の方が好ましい。一般的にはゆっくり析出させれば大きめの結晶が得られる。同じ物質でも用いる溶媒によって析出する結晶の形，大きさとも異なる。結晶にはそれぞれ固有の結晶形があり，再結晶に用いた溶媒の種類と結晶形を記録しておくことは物質の同   定にも   役立つ   。通常   は板状   （plate）   ，プリ   ズム状   （prism），針状（needle），の３種程度に大別する。
ａ．放冷析出
最も一般的な再結晶手順での結晶の析出のさせ方は，飽和に近い熱溶液をただ放置し，室温へ冷えるとともに結晶を得る方法である。…液が十分冷えたのに結晶が析出してこないことがあるが，これは過飽和になっているための場合が多い。このような溶液に外部からの刺激を与える，例えばピペットを入れたり，フラスコを動かしたりすると，急激に結晶が析出してくる。…過飽和になりやすい場合は，冷却の途中で振り混ぜたり，かき混ぜたりすると純度の高い結晶を得ることが可能である。…
過飽和溶液になっていると考えられるにもかかわらず，結晶が析出してこない場合がある。このような場合，まず結晶核となる微片を加えてみる。核は結晶させようとしている化合物と同じものが望ましいが，ときには構造や結晶形の似ているもので代用することがある。」（２７５頁１７行目～２７６頁２０行目）(イ)甲１１（「新製剤学」１９８２年１１月２５日発行）
「１．医薬品の結晶
固体医薬品の大部分は結晶であり，Ｘ線による回析を示す。結晶は構成要素である原子あるいは分子の空間における結合の形式によって，イオン結晶，金属結晶，共有結合結晶，分子性結晶に分類される。医薬品は有機化合物が多く分子性結晶としての性質をもつ。…
２．多形


多形とは同じ化学組成をもちながら結晶構造が異なり，別の結晶形を示す現象またはその現象を示すものをいう。すなわち結晶中の原子あるいは分子の空間的な配列の違いによって多形がおこるので，融解したり溶解した場合には区別はできない。…医薬品では酢酸コルチゾン，プロゲステロン…などがあり，とくに最近では多くの薬品に多形の存在が見出されている。
多形は結晶中での分子や原子の配列が異なるので，その存在は，Ｘ線回析法，密度測定法，偏光顕微鏡法，赤外吸収スペクトル法により知ることができる。また熱力学的に多形は別の相として考えられ，各多形はそれぞれの融点や溶解度をもつ。ある薬品に多形があるとき，一般に融点の高い方が安定形であり溶解度は低い。融点の低い方の準安定形は安定形よりも高い溶解度をもっているが実際には測定中に安定形結晶が生じ易く，このときは溶解度は安定形結晶によって決められて準安定形の溶解度は得られない。…
製剤上で多形が問題となるのは，それによって異なる溶解速度が与えられるからである。パルミチン酸クロラムフェニコールの例のように安定形と準安定形との間に著しい溶解速度に差がみられる。パルミチン酸クロラムフェニコールの安定形の結晶は非常にとけにくく製剤の原料として使用することはできない。」（１０２頁２行目～１０３頁２２行目）
(ウ)甲１２（「固形製剤の製造技術」１９８５年３月５日初版発行，２００３年１月２７日普及版発行）
ａ「１．薬物の物性評価
製剤設計を行うに当たって，もっとも重要なステップは，有効成分たる薬物の物性（ここでは物理的性質，化学的性質および生物学的性質をまとめて物性と呼ぶこととする）を評価することである。薬物自身の水に対する溶解度や，酸化されやすい化学構造かどうかなどの基礎的な物性を評価しないと，添加剤の選択や処方の確立は，ほとんど不可能に近いといってよい。…処方決定以前のこのステップのことを，通常，Preformulationと呼んでいる。」（９頁５行目～１２行目）
ｂ「１．２．４    結晶多形
薬物には，２つ以上の結晶形を有するものが多く，無晶形をも含めて結晶形が異なると，溶解速度，融点，密度，硬さ，結晶形状，光学的および電気的性質，蒸気圧，安定性などの物性が異なってくることが知られている。結晶多形に関しては，幾多の文献に報告されており，とくに溶解速度が異なることによるバイオアベイラビリティに差のある例として，クロラムフェニコールパルミテートが有名である。薬物に結晶多形が存在するかどうかを検知することは，Preformulationのこの段階における重要な課題である。存在の有無を検出するための簡便な方法のいくつかを以下に紹介する。
⑴溶融法
少量の薬物をスライドグラス上で完全に溶融し，自然冷却中に結晶転移が起これば，少なくとも２つ以上の結晶形が存在する可能性がある。ホットステージで検体を加熱し，加熱中に固体から固体への転移が起こるかどうかを観察する（ホットステージ法）。
⑵昇華法
少量の薬物を昇華させ，ついで昇華物をもとの検体と，いずれか一方の飽和溶液１滴中で混和することにより，転移を起こさせる。もとの薬物結晶形と昇華物結晶形とが多形である場合には，より安定な方がより溶解しにくく，より溶解しやすい安定性の悪い結晶形を犠牲にして成長する。このプロセスは，安定性の比較的悪い結晶形が，完全に安定な結晶形に転移し終るまで継続する。多形が無い場合には，片方は溶解するが，もう一方は成長しない。両者が同じ結晶形なら何も起こらない。結晶多形が存在することがわかれば，異なった多形結晶を同定し，分離するための方法が必要になってくる。以下にいくつかの方法をあげたが，単独で用いるよりも，２つ以上の方法を併用することがすすめられる。
①顕微鏡法（ホットステージ法を含む）
②赤外吸収スペクトル
③粉末Ｘ線回析
④熱分析（差動走査熱量計による）
⑤体積膨張測定（Dilatometry）…
１．２．５溶解度
薬物の水に対する溶解度，とくに生理的ｐＨ領域といわれるｐＨ１～７における溶解度が１ｍｇ／ｍｌ以下の場合には，消化管吸収，すなわちバイオアベイラビリティに大きく影響するといわれているので，薬物の各種ｐＨにおける溶解度を測定しておくことが必要である。…固形製剤の場合，いわゆる可溶化の必要性は，液剤に比して少ないが，溶解度を高める方法としては，…結晶多形に着目する方法…などがあげられる。」（１２頁１８行目～１３頁２７行目）(エ)甲１４   （特開平１－２４２５８２号公報）ａ「本発明者らは，式（Ｉ）で示される化合物の結晶多形について鋭意研究した結果，晶析条件の変化により結晶多形が存在することを見い出すと共に，それらの中で結晶形の安定性に最も優れ製剤化にも有用なＩ型結晶を見い出し，本発明を完成したものである。」（２頁左上欄５行目～１０行目）ｂ「Ｉ型結晶：式（Ｉ）で示される化合物１ｇを水１５ｍｌに加熱溶解し熱時ろ過後，６０°でＩ型結晶の種晶を添加し，４０°まで冷却した時点で，結晶がほぼ析出したことを目視で確認した後，室温で一昼夜撹拌した。次に析出した結晶をろ取し，６０°で２４時間乾燥し，Ｉ型結晶とした。
Ⅱ型結晶：式（Ｉ）で示される化合物１ｇを水３０ｍｌに加熱溶解し熱時ろ過後，氷冷下４時間放置した。次に析出した結晶をろ取し，室温で２日間乾燥し，Ⅱ型結晶とした。
Ⅲ型結晶：Ⅱ型結晶を６０゜で３時間通気乾燥し，Ⅲ型結晶とした。」（２頁右下欄１５行目～３頁左上欄８行目）
ｃ「⑷結晶形の転移
各結晶形を２５°７５％ＲＨ及び４０°７５％ＲＨに３０日間放置し，放置後の結晶形を粉末Ｘ線回折測定により調べた結果を第３表に示す。Ｉ型に結晶形の変化は認められなかったが，Ⅱ型及びⅢ型はＩ型及びⅡ型の混合物に転移していた。」（３頁左下欄１～６行。第３表は省略）
ｄ「実施例３


式（Ｉ）で示される化合物２０ｇを水３００ｍｌに加熱溶解し，ろ過する。ろ液を撹拌下，冷却を開始し，６０°でＩ型結晶を種晶として投入する。その後１／２量のエタノールを徐々に加えた後，約４０°まで冷却し，更に同温度にて２時間撹拌して結晶が析出したことを目視で確認した後，２５°まで冷却した。得られた結晶をろ取し，６０°で１２時間乾燥したところ，白色結晶１５ｇを得た。」（４頁左上欄１～９行）
(オ)甲１５（特開平７－７０１２０号公報）
ａ「化合物Ａのその後の工業化合成研究により化合物Ａは温度や湿度により結晶形が変化すること，すなわち化合物Ａには結晶多形が存在することが明らかとなり，医薬品として開発する場合，とりわけ製剤製造上より安定な結晶構造を有する化合物Ａの提供が望まれていた。」（【０００３】）
ｂ「結晶学的安定性に関する試験例    Ｉ型結晶を４０℃，７５％相対湿度下に６ヶ月保存した試料，Ⅱ型結晶を３５℃，７５％相対湿度下１日保存した試料およびⅢ型結晶を３５℃，７５％相対湿度下３日保存した試料についてそれぞれ粉末Ｘ線回折を測定した。その結果を図７～９に示す。Ｉ型結晶は，図７に示すように，保存前後で粉末Ｘ線回折パターンはまったく変化せず，安定な結晶であることが確認された。一方，Ⅱ型結晶およびⅢ型結晶は，それぞれ図８および図９に示すように，保存によりＩ型結晶への変化が認められ，これら結晶は容易にＩ型結晶へ転移することが確認された。」（【００２０】。図７～９は省略）ｃ「実施例１    （±）－６－クロロ－３，４－ジヒドロ－４－メチル－３－オキソ－Ｎ－（３－キヌクリジニル）－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－８－カルボキサミド８８６ｇを５０％含水エタノール１７８０ｍｌに懸濁し，濃塩酸２５３ｇを加え溶解させる。この溶解液に０．１規定塩酸を加えて，ｐＨを約４に調整後，エタノール８９００ｍｌを加えて４０～５０℃で結晶を析出させ，冷却，濾取，乾燥することにより，融点３０７℃（分解）の（±）－６－クロロ－３，４－ジヒドロ－４－メチル－３－オキソ－Ｎ－（３－キヌクリジニル）－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－８－カルボキサミド塩酸塩のＩ型結晶が得られる。実施例２（±）－６－クロロ－３，４－ジヒドロ－４－メチル－３－オキソ－Ｎ－（３－キヌクリジニル）－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－８－カルボキサミド塩酸塩（エタノール含有Ｉ型結晶，Ⅱ型結晶もしくはⅢ型結晶，またはそれらの混合物のいずれでもよい）１１６０ｇを５０％含水エタノール２０００ｍｌに溶解させ，この溶解液に０．１規定塩酸を加えて，ｐＨを約４に調整後，エタノール１０００００ｍｌを加えて４０～５０℃で結晶を析出させ，冷却，濾取，乾燥することにより，融点３０７℃（分解）の（±）－６－クロロ－３，４－ジヒドロ－４－メチル－３－オキソ－Ｎ－（３－キヌクリジニル）－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－８－カルボキサミド塩酸塩のＩ型結晶が得られる。」（【００１６】，【００１７】）
(カ)甲１７（化学工学論文集，１９９５，２１（３）ｐｐ．４３７－４４３）ａ「結晶多形を有する医薬品においては多形間に種々の物性の違いがあるため，バイオアベイラビリティー（生体内での有用性），結晶状態における安定性および製剤特性などの種々の要因を考慮して，最適な結晶形が選択されている。準安定形あるいは不安定形の結晶が選択された場合，晶析中に安定形結晶が混入しないように，晶析温度，撹拌速度，冷却速度などについて精度の高い操作条計の制御が要求されるが，工業化の見地からは実施が非常に困難な場合が多い。」（４３７頁左欄２行目～１０行目）
ｂ「１・１    テトラリン体のＡ形晶およびＢ形晶の調製法…Ｂ形晶はＡ形晶の精結晶４０ｇを６０Ｖ／Ｖ％－ＩＰＡ水溶液８００ｍｌに加えて３５３Ｋに加熱した後，３０３Ｋまで冷却して結晶を析出させ，同温で１５時間撹拌を行った。析出結晶を沪過して３１３Ｋ，１３３～２６６Ｐａで２０時間以上真空乾燥を行い，７０％の収率でＢ形晶の精結晶を調製した。」（４３７頁右欄１１行目～２５行目）
(キ)甲１８（特許第２７０８７１５号公報。平成１０年２月４日発行）
「【実施例】
実施例Ｉ／１
任意の形態学的組成のファモチジン（以下，単にファモチジンと称する）１０ｇを短時間煮沸することにより１００ｍｌの水中に溶解した。この溶液を１００℃から２０℃まで３時間以内に冷却させた。１５～２０℃における３０分間の攪拌に引続き，単斜柱（monoclinalprismatic）型として現れる，沈澱した結晶性生成物を濾過し，乾燥させた。」（【００４１】）
「実施例Ｉ／２
１０ｇのファモチジンを７０ｍｌの５０％水性エタノール中に攪拌下に煮沸によって溶解した。７８℃の溶液を清澄化し，濾過し，３時間以内に室温まで冷却した。この後３０分間攪拌を行った。この様にして８．４ｇの，１６７～１６９℃の融点を有する微結晶性の「Ａ」型を得た。」（【００４２】）
「実施例Ｉ／３
１０ｇのファモチジンを５０ｍｌの５０％水性エタノール中に攪拌下に熱溶解した。溶液を３時間以内に室温に冷却させ，次いで再び１時間攪拌した。濾過及び乾燥後，９．５ｇ（９５％）の，１６７～１６９℃の融点を有する「Ａ」型を得た。」
（【００４３】）
「実施例Ｉ／４
１０ｇのファモチジンを６０ｍｌの５０％水性イソプロパノール中に短時間の煮沸によって溶解した。溶液を３時間以内に均一に冷却させた。得られた結晶を濾過し，乾燥させた。
生成物の重量：９．４ｇ（９４％）
融点：１６７～１６９℃


その他の物理的パラメータは実施例Ｉ／１に示したものと同様である。」（【００４４】）
「実施例Ｉ／５
１０００ｌ容積の装置内において，煮沸及び攪拌下に溶液を７０ｋｇのファモチジン，４２７．５ｋｇの脱イオン水，及び１２４ｋｇ（１５７．５ｌ）のエタノールから調製した。得られた８０℃の溶液をゆっくり５～６時間以内に連続的に攪拌しながら２０℃まで冷却させた。１５～２０℃において１時間攪拌後，遠心分離及び乾燥を行い。６７ｋｇの，１６７～１７０℃の融点を有する「Ａ」型を得た。」
（【００４５】）
「実施例Ⅱ／２
５ｇのファモチジンを連続的攪拌下に短時間の煮沸によって４０ｍｌの７５％水性メタノール中に溶解した。熱溶液を濾過し，この溶液を攪拌しながら氷上に注いだ。これに引続いて，攪拌の１時間後，針状結晶型で現れる「Ｂ」型を溶液から濾過により取り出した。」（【００４７】）
「実施例Ⅱ／３
５ｇのファモチジンを短時間の煮沸によって３０ｍｌの５０％水性イソプロパノール中に溶解した。次いで氷水で溶液を素速く冷却し，１時間の攪拌後に得られた「Ｂ」型の結晶を分離した。」（【００４８】）
(ク)甲２１（「第十三改正    日本薬局方解説書通則    製剤総則一般試験法１９９６」）
ａ「４６．粉末Ｘ線回折測定法
粉末Ｘ線回折測定法は，無配向化した粉末試料にＸ線を照射し，その物質中の電子を強制振動させることにより生じる干渉性散乱Ｘ線による回折強度を，各回折角について測定する方法である。結晶性物質のＸ線回折パターンは各化合物の各結晶形に固有かつ特徴的である。したがって，本測定法は結晶，結晶多形及び溶媒和結晶の同定，判定又は定量，結晶性の定性的評価，結晶化度の測定などに用いることができる。」（Ｂ－４７１頁７行目～１３行目）
ｂ「同定及び判定
同定は測定した試料の粉末Ｘ線回折パターンを標準試料のそれと比較することにより行う。結晶多形，溶媒和結晶の判定はそれぞれの結晶形が示す固有の特徴的なＸ線回折パターンを測定した試料間で相互に比較するか，又は標準試料のそれと比較することにより行う。」（Ｂ－４７２頁３２行目～３６行目）ｃ「多くの医薬品結晶では，結晶多形，溶媒和結晶の存在が知られている。…結晶多形及び溶媒和結晶間では，溶解度，溶解速度の違いによりバイオアベイラビリティが異なったり，あるいはまた，経時的な安定性も異なる場合があることが知られている。結晶多形及び溶媒和結晶は固有の特徴的なＸ線回折パターンを示すが，異なる結晶多形又は溶媒和結晶間のＸ線回折パターンの差は非常に小さいことがあるので，その判定は注意深く行わねばならない。」（Ｂ－４７３頁２６行目～３１行目）
(ケ)甲２４（特開平２－１６７２８６号公報）
「はじめに作成したアセトン溶媒化物を再結晶させるのは，不純物の度合をより一層減少させるのに，しばしば有利である。再結晶のための通常の溶剤は，水性アセトンである。このような再結晶は，通常の方法，例えば，溶媒化物を水に溶解し，少量のアセトンで処理し，沪過し，次いで，より多量のアセトンで処理し，任意に攪拌および／又は冷却して再結晶生成物を得る方法により行なう。」（４頁右下欄８行目～１６行目）
(コ)甲２５（再公表公報ＷＯ９５／２９９１３。平成８年１２月２４日発行）「本発明のＳ－４６６１の結晶を再結晶によって得るためには，Ｓ－４６６１を，アルコール，アセトンなどの有機溶媒，水，あるいはその混合溶液から結晶化すればよい。ここで用いられるアルコールとしては，メタノール，エタノール，イソプロパノールなどがあげられる。有機溶媒と水との混合溶媒を用いる場合には，その混合割合は，水／有機溶媒が１：１～１：５（ｖ／ｖ）であることが好ましい。本発明の結晶を得るために，Ｓ－４６６１を上記有機溶媒，水，または混合溶媒に溶解して，Ｓ－４６６１溶液を調製する。このＳ－４６６１溶液の濃度は，約５～４０重量％であることが好ましい。Ｓ－４６６１の結晶をこの溶液中から析出させるためには，冷却および／または攪拌などの，任意の晶析操作を行い得る。好ましくは約０～１０℃に冷却しながら，溶液を攪拌することにより，Ｓ－４６６１の結晶が得られる。」（８頁２２行目～９頁１０行目）
イ上記各記載から理解し得る本件優先日当時の当業者の技術常識
(ア)医薬品における結晶多形の位置付け
多形とは，同じ化学組成をもちながら結晶構造が異なり，別の結晶形を示す現象又はその現象を示すものをいう（前記ア(イ)）。結晶多形体は，固有の融点や溶解度を有し，溶融法や昇華法といった簡便な方法によりその存在を検出することができる（前記ア(イ)，(ウ)ｂ，(ク)ｃ）。
結晶多形体は，固有の特徴的なＸ線回折パターンを有することから，それぞれの結晶形が示す固有の特徴的なＸ線回折パターンを，測定した試料間で相互に比較するか，又は標準試料のそれと比較することにより結晶多形体の判定が行われている（前記ア(イ)，(ウ)ｂ，(ク)ａ・ｂ）。また，異なる多形結晶を同定，分離する方法として，上記Ｘ線回折のほか，顕微鏡法（ホットステージ法を含む。），赤外吸収スペクトル，熱分析（差動走査熱量計による。），体積膨張測定（Dilatometry）が知られている（前記ア(ウ)ｂ）。


固体医薬品の大部分は結晶であり，多くの医薬品で，結晶多形の存在が見出されている（前記ア(イ)）。結晶多形を有する医薬品においては，結晶多形体ごとに種々の物性の違いがあるため，バイオアベイラビリティ（生体内での有用性），結晶状態における安定性及び製剤特性などの種々の要因を考慮して，最適な結晶形が選択されている（前記ア(ウ)ｂ，(カ)ａ，(ク)ｃ）。医薬品に結晶多形があるときは，一般に融点の高い結晶多形体が安定形であり，溶解度は低く，融点の低い準安定形は安定形より高い溶解度を有していることが知られている（前記ア(イ)）。
結晶多形の存在は，晶析条件（再結晶条件）を変化させることや，温度や湿度による結晶形の変化を確認することで知ることができ，安定性や製剤化に優れた結晶を得ることを目的に，再結晶により単一の結晶形（多形結晶体）が各種調製されている（前記ア(エ)ａ～ｃ，(オ)ａ・ｃ，(カ)ａ・ｂ，(キ)）。
(イ)再結晶（晶析）の操作条件
再結晶は純粋な固体有機物を得るもっとも優れた分離精製法であり（前記ア(ア)ａ），一般的な再結晶での結晶の析出のさせ方は，飽和に近い熱溶液を放置し，室温へ冷えるとともに結晶を得る方法である（前記ア(ア)ａ・ｂ）。液が十分冷えたのに結晶が析出しない場合（過飽和になっている場合等）には，冷却の途中で振り混ぜたり，かき混ぜたりすると純度の高い結晶を得ることができる（前記ア(ア)ｂ）。
再結晶工程では，冷却とともに撹拌することが一般的に行われている（前記ア(エ)ｂ・ｄ，(カ)ｂ，(キ)，(ケ)，(コ)）。過飽和溶液になっているにもかかわらず結晶が析出してこない場合等では，同じ化合物からなる結晶核となる微片（種晶）が加えられる（前記ア(ア)ｂ，(エ)ｂ・ｄ）。
(ウ)結晶多形体の再結晶で用いる溶媒
結晶多形体を再結晶により調製する場合の溶媒として，アルコール（メタノール，エタノールなど），アセトンなどの有機溶媒，水，あるいはその混合溶液等が用いられている（前記ア(コ)）。再結晶に供する化合物に応じて，水（前記ア(エ)ｂ，(キ)），水とエタノールの混合溶液（前記ア(エ)ｄ，(キ)），水とメタノールの混合溶液（前記ア(キ)），水とアセトンの混合溶液（前記ア(ケ)）等が選択されている。
⑷相違点９及び１１について
ア引用例２の実施例７７には，本件化合物の再結晶を行う際の溶媒にエタノールを用いることが記載されているが（前記２⑴イ），詳細な再結晶条件は不明である。
イしかし，前記（⑶イ(ア)）のとおり，結晶多形は，同じ化学組成をもちながら結晶構造が異なり，別の結晶形を示す現象又はその現象を示すものをいい，多くの医薬品で結晶多形の存在が確認されているところ，結晶多形体は，固有の融点，溶解度をもち，再結晶条件を変化させることで結晶多形体の存在を確認することができる。
ここで，引用例１にはアセトンより再結晶させて得られる融点が２０１～２０２℃の本件化合物の結晶が，引用例２にはエタノールより再結晶させて得られる融点が２３８～２３９℃（分解）の本件化合物の結晶が，引用例３にはエタノール／水＝９：１より再結晶させて得られる融点が２０７～２０９℃の本件化合物の結晶がそれぞれ記載されており（前記２⑴），これらによって，同じ化学組成であるにも関わらず，再結晶条件の違いにより，融点が顕著に異なる３つの結晶が得られている。
したがって，本件優先日当時の技術常識を有する当業者であれば，引用例１～３の記載から，本件化合物に結晶多形が存在することを認識し得たといえる。ウまた，結晶多形が存在する医薬品においては，結晶多形体ごとに種々の物性の違いがあるため，バイオアベイラビリティ（生体内での有用性），結晶状態における安定性及び製剤特性などの種々の要因を考慮して，最適な結晶形を選択するという技術課題が存在している。特に，安定性や製剤化に優れる多形結晶体の再結晶による調製が各種行われてきた。その際，再結晶に用いる溶媒や冷却温度，冷却速度，撹拌の有無等といった再結晶条件を変えることで異なる結晶多形体が得られること，及びこれらの結晶多形体を同定，分離する各種の方法は周知であったところ，標準試料がない場合であっても，それぞれの結晶多形体が示す固有の特徴的なＸ線回折パターンを，測定した試料間で相互に比較することにより個々の結晶多形体の判定を行うことが可能であった（以上につき，前記⑶イ(ア)）。このため，結晶多形が存在する医薬品においては，本件優先日当時の当業者の技術常識として，上記技術課題を解決するべく，再結晶条件につき検討を加えることでバイオアベイラビリティ（生体内での有用性），結晶状態における安定性及び製剤特性等の種々の要因を考慮して最適と思われる結晶形を探求し，これを得ようとすることは，当業者が当然に行うことということができる。そして，上記のとおり，本件化合物は，引用例１～３の記載により結晶多形の存在を認識し得る。
そうすると，引用発明１－１，２－１及び３の結晶について，当業者には，再結晶条件につき検討を加えることで，安定性や製剤化に優れる結晶多形体を得ることについての動機付けがあるということができる。
さらに，本件優先日当時，結晶多形の存在はＸ線回折法，赤外吸収スペクトル法等により知ることができたのであるから（前記⑶イ(ア)），他の結晶多形体と識別するために，Ｘ線回折法パターンのピーク又は赤外吸収スペクトルの特徴的吸収で特定することにより，得られた結晶多形体を特定することも，格別の創意工夫を要するものではなかったということができる。


エ再結晶溶媒としてエタノールを用いた場合である甲７の２の実験－②と甲２７の実験群－１を見ると，両者は，エタノールを再結晶溶媒として用い，室温で放冷した点では共通するが，エタノールの使用量及び撹拌の有無で相違しており，前者ではＣ晶が，後者ではＡ晶又はＡ晶＋エタノール和物晶が生成したことが示されている。また，甲４５のエタノールを溶媒とする実験は，本件化合物２ｇ及び溶媒２０ｍｌ（１０倍容）を使用し，冷却条件（撹拌の有無）を変更したものであるが，いずれもエタノール和物晶が生成したことが示されている。そして，結晶の析出については，飽和に近い熱溶液を放置し，室温に冷やして結晶を得る方法が一般的とされ，冷却とともに適宜撹拌を行うものであるから（前記⑶イ(イ)），上記甲７の２，２７及び４５の各実験は，いずれも本件優先日当時の技術常識に従って設定された範囲の再結晶条件で再結晶が行われたものといえる。したがって，本件化合物につき，溶媒としてエタノールを用い，本件優先日当時の技術常識に従って設定された再結晶条件で再結晶させた場合には，本件化合物とエタノールの使用量，撹拌の有無，冷却条件により異なる結晶多形体が生成されるものの，おおむね安定形であるＣ晶（甲７の２），準安定形であるＡ晶（甲２７），エタノール和物晶（甲２７，甲４５）の３種にとどまり，多数の結晶多形体が得られることはないことが理解される。そうすると，安定形であるＣ晶を得るための再結晶条件の選定に格別の困難を伴うとは考えられない。オしたがって，引用発明２－１の本件化合物のエタノールを溶媒とする再結晶において，本件優先日当時の技術常識に基づいて再結晶条件を選定し，安定性に優れる結晶多形体，例えばＣ晶を得ることは，当業者が容易になし得たものというべきである。
また，Ｃ晶を単離し，他の結晶多形体と識別するために，Ｘ線回折法パターンのピーク又は赤外吸収スペクトルの特徴的吸収で特定することについては，上記ウのとおり，本件優先日当時の技術常識であり，当業者にとって格別の創意工夫を要するものではない。
カ以上より，相違点９及び１１に係る本件発明３及び８の構成は，引用発明２－１に基づき容易に想到し得るものと認められる。
⑸相違点１０及び１２について
多形とは，同じ化学組成を持ちながら結晶構造が異なり，別の結晶形を示す現象又はその現象を示すものをいうから（前記⑶イ(ア)），結晶多形体は結晶である。他方，引用発明２－１も結晶である。したがって，相違点１０及び１２は実質的な相違点ではない。
⑹本件発明３及び８の効果について
固体医薬品の大部分は結晶であり，多くの医薬品で結晶多形の存在が見出されていること，結晶多形を有する医薬品においては，結晶多形体ごとに種々の物性の違いがあるため，バイオアベイラビリティ（生体内での有用性），結晶状態における安定性及び製剤特性などの種々の要因を考慮して，最適な結晶形が選択されていることは，本件優先日当時の技術常識である（前記⑶イ(ア)）。換言すれば，本件化合物を医薬品として用いようとする以上，医薬の承認のために必要な安定性を有することを追求することは当然のことであり，特別な課題とはいえない。また，本件優先日当時の技術常識を前提とした場合，本件各発明に係る結晶形により，従来の結晶よりも格段に優れた効果が示されたことをうかがわせる記載は，本件明細書には見当たらない。
したがって，本件発明３及び８について，当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものということはできない。
⑺原告の主張について
原告は，引用例１～３から，本件化合物に結晶多形が存在することを認識し得ないなどとし，本件発明３及び８につき，相違点９～１２に係る構成は容易に想到し得ず，また，顕著な効果を奏する旨を主張する。
しかし，引用例１～３に記載される結晶は，純粋な固体有機物を得る分離精製法である再結晶により調製されたものであるから，相当量の不純物を含むものとは解されない。また，３つの結晶の融点が大きく異なっていること，各々の融点が１～２℃程度の狭い範囲のピークとなっていること，結晶多形体がそれぞれ異なる溶解性を備え，再結晶により分離されることに鑑みると，当業者には，本件化合物には結晶多形が存在する蓋然性が高く，引用例１～３で得られた結晶も単一の結晶形が得られている蓋然性が高いと理解されるものと解される。その他原告がるる指摘する事情を考慮しても，本件優先日当時の当業者の技術常識（前記⑶イ）を踏まえると，この点に関する原告の主張は採用できない。
⑻小括
以上より，本件発明３及び８は，引用発明２－１及び引用例１，３，甲１４及び１５記載の各発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから，この点に関する本件審決の認定・判断に誤りはない。この点に関する原告の主張はいずれも採用できず，取消事由１－３は理由がない。４取消事由２（本件発明５及び１０についての容易想到性判断の誤り）について⑴事案に鑑み，取消事由２－２（引用発明３並びに引用例１，２，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）について検討する。⑵本件発明５及び１０と引用発明３との一致点・相違点本件発明５及び１０と引用発明３の一致点・相違点が本件審決の認定（第２の３⑶オ，カ）のとおりであることにつき，当事者間に争いがない。
⑶相違点１３及び１５について
ア引用例３の実施例１０には，本件化合物の再結晶を行う際の溶媒にエタノール／水＝９：１（９０％エタノール）を用いることが記載されているが（前記２⑴ウ），詳細な析出条件は不明である。
イしかし，前記（３⑷ウ）のとおり，本件化合物には結晶多形体が存在することを認識し得たことから，当業者には，再結晶条件につき検討を加えることで安定性，製剤化に優れる結晶多形体を得ようという動機付けがある。また，再結晶溶媒として９０％エタノールを用いた場合である甲７の２の実験－③は，室温で放冷・撹拌して結晶を得ており，Ｇ晶が生成されている。他方，甲２７の実験群－２では，室温で放冷して結晶を得た場合，Ａ晶又はＧ晶が生成されている。さらに，甲４４及び４５の実験は，本件化合物及び溶媒の使用量を固定し，冷却条件，撹拌条件を変更したものであるが，Ａ晶又はＧ晶（甲４４），エタノール和物晶，エタノール和物晶＋不明晶又はＡ晶＋エタノール和物晶（甲４５）が生成されたことが認められる。


そして，再結晶条件については，上記各実験において本件化合物及び溶媒の使用量，撹拌の有無，冷却条件に差異はあるものの，いずれも，本件優先日当時の技術常識に従って設定された範囲の再結晶条件にて再結晶が行われたものと認められる。このように，本件化合物につき，溶媒として９０％エタノールを用い，本件優先日当時の技術常識に従って設定された再結晶条件で再結晶させた場合には，本件化合物と９０％エタノールの使用量，撹拌の有無，冷却条件により，異なる結晶多形体が生成されることが理解できるものの，生成される結晶は，おおむね水和物のＧ晶（甲７の２，甲２７，甲４４），準安定形のＡ晶（甲２７，甲４４），Ａ晶＋エタノール和物晶（甲４５）の３種程度にとどまることを理解し得る。ウ以上より，引用発明３の本件化合物の９０％エタノールによる再結晶において，本件優先日当時の技術常識に基づいて再結晶条件を選定し，安定性に優れる結晶多形体，例えばＧ晶を得ることは，当業者が容易になし得たものというべきである。
また，Ｇ晶を単離し，他の結晶多形体と識別するために，Ｘ線回折法パターンのピーク又は赤外吸収スペクトルの特徴的吸収で特定することについては，前記（３⑷ウ）のとおり，本件優先日当時の技術常識であり，当業者にとって格別の創意工夫を要するとは認められない。
エ以上より，相違点１３及び１５に係る本件発明５及び１０の構成は，引用発明３に基づき容易に想到し得るものと認められる。
⑷相違点１４及び１６について
相違点１４及び１６が実質的な相違点でないことは，相違点１０及び１２の場合と同様である。
⑸本件発明５及び１０の効果について
本件発明５及び１０について，当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものということはできないことは，前記（３⑹）のとおりである。
⑹小括
以上より，本件発明５及び１０は，引用発明３並びに引用例１，２，甲１４及び１５記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから，この点に関する本件審決の認定・判断に誤りはない。この点に関する原告の主張はいずれも採用できず，取消事由２－２は理由がない。５取消事由３（本件発明１４についての容易想到性判断の誤り）について⑴事案に鑑み，取消事由３－２（引用発明２－２並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載の発明に基づく容易想到性判断の誤り）について検討する。⑵本件発明１４と引用発明２－２との一致点・相違点本件発明１４と引用発明２－２の一致点及び相違点が本件審決の認定（第２の３⑶ク）のとおりであることにつき，当事者間に争いがない。
⑶相違点２１について
相違点２１において，本件発明１４と引用発明２－２とで大きく異なるのは，要するに，前者は本件化合物を「メタノールおよび水の混合溶媒に懸濁」して，「少量のＣ晶を存在させて加熱する」と規定しているのに対し，後者ではこうした特定をしていない点である。
しかし，前記（３⑷ウ）のとおり，結晶多形体の存在を認識し得る本件化合物については，再結晶条件に検討を加えることで最適な結晶多形体を得ようという動機付けがあるところ，その際の溶媒として，アルコール（メタノール，エタノール），水又はその混合溶液等を用いることは本件優先日当時の技術常識であったことから（前記３⑶イ(ウ)），「メタノールおよび水の混合溶媒」を再結晶の溶媒に用いること，加熱して飽和溶液にする前の段階において，本件化合物の一部が溶媒に溶けていない状態すなわち懸濁状態とすることは，当業者が容易になし得たことというべきである。
また，晶析が十分に進まない場合に種晶を用いることは，本件優先日における常套手段すなわち技術常識であるから（前記３⑶イ(イ)），安定形のＣ晶を単離の目的とする場合に，少量のＣ晶を種晶として存在させることは当業者が容易になし得たことといえる。
以上のとおり，引用発明２－２において，メタノール及び水の混合溶媒に懸濁した本件化合物に少量の本件化合物のＣ晶を存在させて加熱することで，本件化合物のＣ晶を製造することは，当業者が容易になし得たことである。
⑷相違点２２について
相違点２２が実質的な相違点でないことは，相違点１０及び１２の場合と同様である。
⑸本件発明１４の効果について
本件発明１４について，当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものということはできないことは，前記（３⑹）のとおりである。
⑹原告の主張について
原告は，本件発明１４では本件化合物を溶媒に懸濁することが規定されているところ，溶質を「懸濁」することは「溶媒媒介転移」のメカニズムを生起させるための必須要素であり，通常の「再結晶化」に使用される溶媒が当然に「溶媒媒介転移」のための溶媒としても使用可能であるとはいえないなどとして，本件発明１４を想到することは当業者にとって容易ではないと主張する。しかし，本件明細書には「Ｃ晶は，溶媒媒介転移を用いて製造する。」（７頁３９行目）との記載があるものの，本件発明１４に係る請求項１４には，「懸濁した」とあるにとどまり，「溶媒媒介転移」という文言は記載されていない。そうすると，文言を根拠に，請求項１４記載の「メタノールおよび水の混合溶媒」，「懸濁」，「加熱」につき，「再結晶」ではなく「溶媒媒介転移」を意味するものと限定的に解釈することは必ずしもできない。そして，「メタノールおよび水の混合溶媒」は，再結晶に用いられる通常の溶媒であり，また，加熱飽和溶液にする前の段階で溶質の一部が溶媒に溶解せず，懸濁状態となることも，再結晶操作において普通に観察される事象である。そうである以上，本件発明１４につき上記のように限定的に解釈すべき理由もない。
したがって，この点に関する原告の主張は本件発明１４に係る請求項の記載に基づいたものとはいえず，採用できない。
⑺小括
以上より，本件発明１４は，引用発明２－２並びに引用例１，３，甲１４及び１５記載の各発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから，この点に関する本件審決の認定・判断に誤りはない。取消事由３－２は理由がない。
６結論
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官          高    部    眞規    子裁判官          杉    浦    正    樹裁判官          片    瀬              亮
（別紙）
本件明細書式・図面目録
１式
２図１


令和元年９月５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年(ワ)第９３３５号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日令和元年７月１１日
判         決
原告           株式会   社サン   エス同訴訟   代理人   弁護士            林     いづみ同                      堀籠佳   典同                      加治梓   子同訴訟   代理人   弁理士            福田伸   一同                      水崎   慎同補佐人弁理士           高橋克   宗
被告        株式会   社空調   服
同訴訟   代理人   弁護士            鮫島正   洋同                      高橋正   憲
主         文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載の製品を製造，譲渡，輸入，輸出又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，その占有にかかる前項記載の製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，金４１６０万円及びこれに対する平成２９年５月１２日から支払済みまで，年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，①別紙「原告製品１説明書」記載の製品（以下「原告製品１」という。）の品番及び形態，並びに別紙「原告製品２説明書」記載の製品（以下「原告製品２」という。）の品番及び形態が原告の商品等表示として周知であるところ，被告において原告製品１と品番が一致し，形態の類似する別紙物件目録記載１(1)の製品（以下「被告製品１(1)」といい，同様に，同目録記載１(2)ないし２(3)の製品につき，それぞれ「被告製品１(2)」ないし「被告製品２(3)」といい，被告製品１(1)ないし被告製品１(3)を併せて「被告製品１」，被告製品２(1)ないし被告製品２(3)を併せて「被告製品２」という。），被告製品１(1)を含むセット品である被告製品１(2)及び被告製品１(3)，原告製品２と品番が一致し，形態の類似する被告製品２(1)並びに被告製品２(1)を含むセット品である被告製品２(2)及び被告製品２(3)を販売した各行為が，不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に当たり，また，原告製品２の形態を模倣した被告製品２(1)並びに被告製品２(1)を含むセット品である被告製品２(2)及び被告製品２(3)を販売した各行為が，同法２条１項３号の不正競争行為に当たる旨を主張して，被告に対し，同法３条１項，２項に基づき被告製品１及び被告製品２の製造・販売等の差止め等を求めるとともに，民法７０９条，不正競争防止法５条２項に基づき，損害賠償金（被告製品１につき４０００万円，被告製品２につき１６０万円）及びこれに対する不法行為後である平成２９年５月１２日（同月１０日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，また，選択的に，②被告の関連会社と原告との間で，協業関係が終了した場合には，相互に相手方の投資効果を利用しないという合意が成立していたところ，上記関連会社と信義則上同一と見るべき被告も上記合意に拘束される旨を主張して，上記合意に基づき前記①と同内容の請求をした事案である。
１前提事実（証拠等を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。なお，枝番号の記載を省略したものは，枝番号を含む（以下同様）。）
(1)当事者等
ア原告は，ユニフォーム・カジュアルウェアの企画・製造・販売，事務機器・設備・制御機器の設計・開発およびソフト開発，各種半導体の製造，ミネラルウォーターの販売等を業とする株式会社である。（甲１）イ被告は，ファンを用いた衣料品，寝具，座布団等の開発，製造，販売等を業とする株式会社であり，被告代表者が代表者を務める訴外株式会社セフト研究所（以下「セフト研究所」という。）の子会社である。（甲２，弁論の全趣旨）
ウ訴外株式会社ゼハロス（以下「ゼハロス」という。）は，衣料繊維製品及びその付属機器の企画開発，製造，販売及び輸出入業等を業とする株式会社である。訴外Ａ（以下「Ａ」という。）は，長年，原告に勤務し，平成６年６月から平成２５年３月３１日までは取締役に就任し，平成１８年５月から平成２５年３月３１日まで繊維部門の部門長を務めたが，平成２６年６月１日に，原告を退職し，出資して翌６月２日付けでゼハロスを設立し，その代表者に就任した。（甲３）
(2)空調服について
空調服は，体の表面に大量の風を流すことにより，汗を気化させて，涼しく快適に過ごせるようにするために，服の内側に外気を取り込む小型の電動ファンを取り付けることのできる，若しくはこれを取り付けた作業服であり，主に，工場や屋外作業などエアコンの使用できないような環境で使用される。空調服として最初の量産品となった「ＫＵ９０５５０」の形態は，原告製品１及び被告製品１(1)と基本的に同じ形態であるところ，当該形態の開発の経緯については後記３(5)のとおり争いがある。後続商品である「ＫＵ９１４００」の形態は，原告製品２及び被告製品２(1)と基本的に同じ形態であり，これらはいずれも空調服である。（甲２３，２８，３３，３４）
(3)原告製品１及び原告製品２
ア原告は，平成１７年以降，原告製品１を製造・販売し，遅くとも平成２７年２月頃以降，原告製品２を製造・販売している（なお，原告製品２の製造・販売の開始時期については後記３(7)のとおり争いがある）。イ原告製品１の品番及び形態は，別紙「原告製品１説明書」記載のとおりである。（甲２３）
また，原告製品２の品番及び形態は，別紙「原告製品２説明書」記載のとおりである。（甲３３）
(4)被告の行為
ア被告は，被告製品１(1)並びに同製品とファン等のセットである被告製品１(2)及び被告製品１(3)を販売している。（甲２７）また，被告は，被告製品２(1)並びに同製品とファン等のセットである被告製品２(2)及び被告製品２(3)を販売している。（甲３５，３６）イ被告製品１(1)の形態は，別紙「被告製品１説明書」記載(2)のとおりである。（甲２３）
また，被告製品２(1)の形態は，別紙「被告製品２説明書」記載(2)のとおりである。（甲３３）
２争点


(1)不正競争防止法２条１項１号所定の不正競争の成否（争点１）ア原告製品１及び原告製品２の各形態が原告の「商品等表示」として，需
要者の間に広く認識されているか（争点１－１）
イ原告製品１及び原告製品２の各品番が原告の「商品等表示」として，需
要者の間に広く認識されているか（争点１－２）
ウ同一性・類似性及び混同のおそれの有無（争点１－３）エ被告による先使用（不正競争防止法１９条１項３号）の成否（争点１－４）
(2)不正競争防止法２条１項３号所定の不正競争の成否（争点２）ア原告製品２の形態は，被告にとって「他人の商品の形態」に該当するか
（争点２－１）
イ被告製品２(1)は原告製品２の形態を「模倣した」商品か（争点２－２）ウ原告製品２が日本国内において最初に販売された日から起算して３年を経過しているか（不正競争防止法１９条１項５号イ）（争点２－３）
(3)債務不履行責任の成否（争点３）
(4)損害額（争点４）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１－１（原告製品１及び原告製品２の各形態が原告の「商品等表示」として，需要者の間に広く認識されているか）について
［原告の主張］
ア形態の特別顕著性
原告製品１について
原告製品１の形態は，別紙「原告製品１説明書」記載(2)のとおりであって，その基本的構成態様（特に，後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており，当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態（以下「本件開口部形態」という。）を有する点。）及び具体的構成態様（特に，次のａないしｌの形態を有する点。）などにおいて，独特の特徴を有し，需要者に特別な印象を与えるものである。
ａ略長方形の胸ポケット
ｂ横長略六角形状（略長方形の２隅を面取りした形状）の天蓋（フラップ）
ｃ天蓋へのマジックテープの四方縫いによる縫い付けｄ玉縁飾りが垂直方向から内側に向けて約７０度傾けて配置され，袋
布が取り付けられている片玉縁ポケット
ｅ前身頃との接続部等においてインターロック始末がされている前ヨ
ーク
ｆ後身頃の上端に入れられたタック（合計４つ）
ｇ後身頃との接続部等においてインターロック始末がされている後ヨ
ーク
ｈ幅約５．５ｃｍの前立て
ｉ左袖のペン差し
ｊ上下端約０．６ｃｍの位置にステッチを有する腰ベルトｋ前立て，腰ベルトへのマジックテープの四方縫いによる縫い付けｌ日清紡テキスタイル株式会社製「６０ＮＫ４０４」（綿１００％）で
あり，独自の質感と優れた耐久性を備えた生地
原告製品２について
原告製品２の形態は，別紙「原告製品２説明書」記載(2)のとおりであって，その基本的構成態様（特に，本件開口部形態を有する点。）及び具体的構成態様（特に，次のａないしｊの形態を有する点。）などにおいて，独特の特徴を有し，需要者に特別な印象を与えるものである。
ａ左右の前身頃の円弧上の切り替え
ｂ略五角形状の胸ポケット及び略五角形状の天蓋
ｃ右胸ポケットのイメージネーム
ｄ左ポケットのファスナー
ｅ胸ポケットの天蓋のオレンジ色の閂止め
ｆ襟の形状（ファスナーを襟上端まで上げると立ち襟のブルゾンになる）
ｇ天蓋の左右袖側端のリベット
ｈ玉縁飾りが約１０．５度傾けて配置された片玉縁ポケット
ｉ左袖のペン差し
ｊ飾り縫い及びインターロック始末
イ周知性
原告製品１及び原告製品２は，下記ないしのとおり，原告が全国で維持する流通・販売網や原告の広告宣伝活動等を通じて，その具体的な形態が多くのユニフォーム事業者やその顧客の目に触れることとなり，徐々に取引者・需要者に浸透していった。とりわけ，平成２３年の東日本大震災以降は，復興に携わる多くの建設業者等により愛用され，その販売数は急激に伸びていった。その結果，原告製品１及び原告製品２の形態は，遅くとも平成２８年１月頃までには，取引者・需要者において原告の製品であるというその出所を表示するものとして広く知られるに至っている。原告が長年にわたって全国的な流通・販売網を維持していること平成１６年（２００４年）当時，原告は，全国に２３４１余りあるユニフォーム事業者のうち，約１１５２の業者（約４９％）と取引があり，全国的な流通・販売網を有しており，全国のユニフォームメーカーで全国１０位前後の売上げをあげていた（甲４７，４８，４９の１～３）。その後も原告がユニフォームの分野において，長年にわたって，全国的な流通・販売網を維持している。
広告宣伝活動等
原告は，原告製品１及び原告製品２の販売開始後，同製品の写真を示すカタログ等を原告の流通・販売網を通じて全国のユニフォーム事業者に多数頒布してきた。カタログの作成数は，近年では，平成２４年７万冊，平成２５年６万５０００冊，平成２６年１万冊，平成２７年８０００冊，平成２８年８０００冊，平成２９年３万冊である。これらのカタログには，原告製品１及び原告製品２の写真が掲載されており，看者をして，具体的形態を認識なさしめるものとなっている。また，原告は原告製品等の空調服に関しチラシを作成し需要者に配布してきた。その作成数は，本件提訴前の直近３年間でも，平成２７年４万枚，平成２８年４万枚，平成２９年４万枚である。原告が現在までに費やした広告宣伝費は上記で例示したものに限っても２億９０００万円を下らない。


空調服は，東日本大震災の後，いわゆる復興需要により需要が急増したが，これは個人ではなく法人からの需要によるものであるところ，このような法人需要に基づく（法人による）空調服の購入は，企業間取引として，販売店を通した取引がメインとなるのであって，インターネットによる通信販売等の役割は限定的である。このことから，空調服の周知性に関しては，法人顧客に対する販売網を利用した販売活動が重視され，販売店に頒布されるカタログを利用したアピールが重要となる。そして，このような販売店を通じた法人顧客へのアピールに関しては，原告が圧倒しており，原告のカタログの作成費用と，被告の広告宣伝費を対比すると，原告のカタログ作成部数・費用が圧倒的に多い。なお，原告製品は，「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」，「楽天市場」，「Ａｍａｚｏｎ」等の著名なインターネットショッピングサイトで取り上げられ，販売されてきた。
原告製品の販売数及び空調服市場におけるシェア
原告は，平成１７年に原告製品１，平成２７年に原告製品２の販売を開始して以来，これらを含む空調服に関し順調に販売数および売上高を伸ばしてきた。原告における空調服全体の販売数および売上高は，平成２４年度は約３万５０００着（１億１５００万円），平成２５年度は約８万着（２億６７００万円），平成２６年度は約１９万着（６億６５００万円），平成２７年度は約２５万着（８億７５００万円），平成２８年度は約１８万着（６億７８００万円）であり，原告製品１及び原告製品２はその中で一貫して売れ筋商品である。販売開始から現在までの原告による空調服の販売数および売上高の累計は約８０万着，２８億円にものぼる。
なお，被告は原告開発のＫＵ９０５５０を原告から購入して第三者に転売するだけの販売店にすぎなかったものである。
販売態様
原告は，原告製品１及び原告製品２の広告宣伝（パンフレット，自社ウェブサイト，雑誌広告，チラシ，テレビＣＭなど）において製造販売元として原告社名を表示しており，「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」，「楽天市場」，「Ａｍａｚｏｎ」等のショッピングサイトでも，原告社名は原告製品と共に記載されている。
また，原告が原告製品を販売店やエンドユーザーに納品する際に用いてきた梱包箱には，サンエスの「Ｓ」をモチーフにしたマークが付されており，原告の梱包箱としてユニフォーム業者に定着していた。さらに，原告製品１及び原告製品２の各パッケージ（包装袋）等に付された「ＫＵ９０５５０」及び「ＫＵ９１４００」は，原告の製品であることを表示している。
［被告の主張］
ア形態の特別顕著性
本件で問題とされる商品は作業服であり，客観的にほかの同種の作業服と異なる顕著な特徴が，本件開口部形態にあることは明らかである。したがって，本件において不正競争防止法２条１項１号の商品等表示として保護されるのは，本件開口部形態であるといえる。
本件開口部形態以外の，作業服の①前身頃，②前ヨーク，③後身頃，④後ヨーク，⑤ファスナー及び前立て，⑥袖，⑦襟，⑧腰ベルト，及びこれらの位置・大きさ・範囲等の具体的態様は，通常のありふれた作業服の形態であるから，客観的にほかの同種の作業服と異なる顕著な特徴とはいえず，当該形態は，不正競争防止法２条１項１号の商品等表示として保護されない。
イ周知性
原告の空調服の販売は，ライセンシーとしての販売であり，かつこれが需要者に認識される態様で行われている。したがって，原告が空調服を販売すれば販売するほど，空調服の形状・品番は被告を表すものとして周知性が高まるものであって，原告が周知性を獲得することはない。仮に，原告が周知性を獲得する主体となりうるとしても，次のとおり，原告に周知性は認められない。
原告の広告宣伝活動について
原告は，「原告製品の販売開始後，積極的にその広告宣伝活動を行い，多くの顧客を獲得するに至った。」旨を主張する。そして，広告宣伝活動の内容として，カタログ，チラシ，広告掲載，テレビＣＭによる広告宣伝を行った旨主張する。
しかし，空調服に特化したカタログが作成されたのは平成２６年以降であり，チラシの配布の証拠が存在するのも平成２７年以降であり，広告掲載は平成２７年にわずか６回なされただけであり，テレビＣＭも平成２７年４月から６月にかけて放映されたのみであり，原告の主張する広告宣伝活動はいずれも，空調服の売れ行きが好調であることが判明した後の平成２６年以降になされたものである。すなわち，空調服の顧客獲得は，被告の企業努力により行われもので，原告の広告宣伝活動により，多くの顧客が獲得されたわけではない。
また，原告は「原告が現在までに費やした広告宣伝費は上記で例示したものに限っても２億９０００万円を下らない」旨主張するところ，この広告宣伝費の大半は，２億７１３３万５８９１円を占めるカタログ作成費であり，当該カタログの記載は，空調服とはおおよそ無関係の作業服が大多数を占めている。例えば，２０１０年版（平成２２年版）のカタログは全１７７頁であるところ，空調服の掲載ページは，わずか５頁であり，その他のページは空調服とは無関係の商品紹介ページが占める。したがって，２億７１３３万５８９１円の全てを空調服の顧客獲得に要した広告宣伝費であるとする原告の主張は，事実に反する。
原告製品の販売数等について
原告は，周知性を獲得した根拠に空調服の累計売上額が約２８億円にのぼることを主張するが，被告の空調服の売上が累計約８５億円であることからして，わずか約２８億円の売上では，原告が周知性を獲得したとは到底いえない。
また，インターネット経由で販売される空調服の数量は，売り上げ全体の数％以下であり，極めて少量であることから，「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」において「売れている順」に上位に掲載されたからといって，周知性に何ら影響を与えない。
(2)争点１－２（原告製品１及び原告製品２の各品番が原告の「商品等表示」として，需要者の間に広く認識されているか）について
［原告の主張］
ア特別顕著性


「ＫＵ９０５５０」及び「ＫＵ９１４００」等の「ＫＵ９〇〇〇０」の製品名（品番）は，原告が独自のルールに基づき命名した原告独自の商品表示であり，原告は，平成１７年（２００５年）春の「ＫＵ９０５５０」発売以降，平成２８年（２０１６年）までに「ＫＵ９０５５０」及び「ＫＵ９１４００」を含めて１５種類にわたり，広汎かつ一貫して使用を継続してきたものである。
他方，「ＫＵ９０５５０」及び「ＫＵ９１４００」は，空調服分野において，原告の空調服以外では何人も使用していなかった商品等表示である。したがって，「ＫＵ９０５５０」及び「ＫＵ９１４００」を含む「ＫＵ９〇〇〇０」との品番については，特別顕著性が明らかに認められるものである。
イ周知性
原告は，前記のとおりがユニフォームの分野において，長年にわたって，全国的な流通・販売網を維持しているところ，この流通・販売網に多数頒布された原告のカタログにおいて，原告製品１における「ＫＵ９０５５０」及び原告製品２における「ＫＵ９１４００」を含む品番「ＫＵ９〇〇〇０」が目立つように表示されていた。また，需要者に対して配布されたチラシにおいて，「ＫＵ９〇〇〇０」の文字が一番左に他よりも大きく太い字で記されており，最も目立つように表示されていた。
空調服は，いわゆる作業服の１つであり，その小売価格はファンやバッテリーと合わせると１万数千円以上であるため，家庭向けに販売されることは少なく，ユニフォーム事業者（販売店）を介して建設業者その他のエンドユーザーに販売されることが多い。
また，多くの同業他社が長袖ワークブルゾンを製品として出しているので，「長袖ワークブルゾン」では，どの製品を指しているのかわからない。したがって，空調服の具体的な取引状況として，取引者・需要者が，空調服を特定する際に，「ＫＵ９〇〇〇０」などの商品等表示を使用してこれを特定するのが通常である。「ＫＵ９０５５０」も「ＫＵ９１４００」も，具体的な取引状況において，取引者・需要者が，原告製品の空調服を識別するための必須の商品等表示として機能し，遅くとも平成２３年２月頃までには，購入者にとって，原告製品である空調服を識別するための周知の商品等表示となっていた。
［被告の主張］
英文字や数字の組合せの品番は，特段の事情がない限り，特定人に対する独占適応性を欠くので，不正競争防止法２条１項１号にいう「商品等表示」に当たるとはいえない。
しかして，本件では，「ＫＵ９０５５０」なる構成は英文字と数字の単なる組合せであり，構成上，顕著な特徴は存在せず，生来的に識別力がない表示である。また，原告による「ＫＵ９０５５０」の使用状況をみても，「ＫＵ９０５５０」は品番という位置付けで使用されているのみで（乙３２），商品名の「空調服」は強調されているが，当該品番たる「ＫＵ９０５５０」がクローズアップされる形で広告宣伝活動がなされているものでもない（甲１７，２５の１～３）。
したがって，「ＫＵ９０５５０」について特段の事情は認められず，原告製品１についての「ＫＵ９０５５０」なる品番は，「商品等表示」に当たるとはいえない。
(3)争点１－３（同一性・類似性及び混同のおそれの有無）について
［原告の主張］
原告製品１と被告製品１(1)，及び原告製品２と被告製品２(1)はそれぞれ形態が酷似し，品番が同一である。そうすると，具体的な取引状況において，需要者が原告製品と被告製品とを混同するおそれは極めて高い。
［被告の主張］
否認ないし争う。
(4)争点１－４（被告による先使用（不正競争防止法１９条１項３号）の成否）
について
［被告の主張］
原告は，原告製品について，平成２８年１月頃に周知性を具備した旨主張する。しかし，被告は，被告製品１(1)の形態及び品番を用いて，平成１６年から現在に至るまで販売を継続しており（乙７の１～１３，乙３３），被告製品２(1)の形態及び品番を用いて，平成２６年から現在に至るまで販売を継続している（乙７の１０～１３，乙３４）。そして，当該使用は空調服を開発した本家メーカーとしての使用であり，不正の目的は認められない。したがって，被告製品１(1)及び２(1)の形態及び品番は，原告製品の形態及び品番が周知となる前から不正の目的なく，被告がこれを使用した商品を譲渡するものであり，被告には先使用権が成立する（不正競争防止法１９条１項３号）。
［原告の主張］
ＫＵ９０５５０（原告製品１）及びＫＵ９１４００（原告製品２）を開発したのは原告において他にはなく，被告が「空調服を開発した本家メーカー」であるとの被告の主張は，根本において誤っている。
セフト研究所と原告の間の取引基本契約書が終了し，原告が被告からの空調服（服本体）の注文を受けなくなったことから，原告が開発したＫＵ９０５５０やＫＵ９１４００の形態を模した空調服（服本体）を製造し，これを「ＫＵ９０５５０」，「ＫＵ９１４００」として販売した被告の行為が，原告製の「ＫＵ９０５５０」や「ＫＵ９１４００」と被告製の「ＫＵ９０５５０」や「ＫＵ９１４００」を誤認混同させることを目的としたことは明らかであって，被告には「不正の目的」が認められる。特に被告製品２(1)については，被告は，原告製品２に極めて類似した位置に類似したマークを付しており，このことからも，被告に誤認混同の目的があったことは明らかである。また，被告は原告製の「ＫＵ９０５５０」や「ＫＵ９１４００」を販売してきたが，原告の販売店として販売しているにすぎないものであって，先使用権成立の根拠とはならない。


さらに，被告は同一の製品を販売し続けているのではない。被告が現在販売している「ＫＵ９０５５０」（被告製品１(1)）や「ＫＵ９１４００」（被告製品２(1)）は，原告製の「ＫＵ９０５５０」（原告製品１）や「ＫＵ９１４００」（原告製品２）を模倣したものであるが，その生地は異なり，また，形態も完全に同一ではなく，類似である。したがって，被告が現在販売している被告製品１(1)や被告製品２(1)は，「その商品等表示を（中略）使用した商品」（不正競争防止法１９条１項３号）には当たらず，先使用権は成立しない。なお，被告は，原告においては，被告製品２(1)の形態及び品番を用いて，平成２６年から現在に至るまで販売を継続している旨主張するが，原告の「ＫＵ９１４００」は，平成２７年２月にその形態を変更しており，原告製品２は形態変更後の商品であり，原告製品２は，平成２６年には存在していない。つまり，被告が原告製品２を販売するようになったのは，平成２６年ではなく，平成２７年２月以降であり，被告製品２(1)を販売するようになったのは，平成２９年２月頃である。
(5)争点２－１（原告製品２の形態は，被告にとって「他人の商品の形態」に該当するか）について
［原告の主張］
次のアないしウのとおり，原告製品１は，作業服に関して原告が長年培ってきたノウハウと技術に基づき，原告の製品「ＡＤ１４１２１」をベースに原告が開発して，市場に置いたものであるところ，その後に開発された原告製品２についても同様である。したがって，原告製品２の形態は，被告にとって「他人の商品の形態」（不正競争防止法２条１項３号）に当たる。
ア原告とセフト研究所との意見交換
平成１４年９月２４日頃，原告とセフト研究所が最初に空調服の開発について意見交換を行った。この頃，セフト研究所が原告側に示した試作品は，ファンで服の内部の空気を外に吐き出すタイプのものであり，既存の作業服に，身体と服が密着して空気の流れを阻害することを防止するためのゴムスペーサー（身体と服の間に空気が通る隙間を設けるためのゴム製の部材）を取り付けるとともに，服の一部に穴を開けてそこに市販品のファンを服に縫い付けた程度のものであり，実用化には程遠い状態であった。しかし，原告は，空調服の環境的・社会的意義を感じて，空調服本体の開発を行うこととした。そこで，空調服本体の開発は作業服分野で７０年来のノウハウと技術を有していた原告が行い，ファンの開発（製品化）はセフト研究所が行うこととなった。
イ原告による空調服本体等の開発
上記の会合の後，原告は，平成１４年１０月頃に，社内で空調服の開発をスタートさせた。開発には，電子部門と繊維部門がチームを作ってこれにあたり，試作とモニター試着結果を踏まえた評価を繰り返した。まず，原告は，セフト研究所が提案していたゴムスペーサータイプについては，平成１５年２月頃にギャザータイプの方が空冷効果に優れることを見出したが，それでも不十分であったことから，同年３月頃，これを改善した新プリーツタイプ（服の内部に空気が通る隙間を設けるメッシュ生地をヒダ条にしたスペーサーを設けたもの）の服を開発した。また，セフト研究所の試作品では吐き出し方式が採用されていたが，平成１５年４月２８日の試作品テストの結果，吸い込み方式の方が空冷効果を高めることが判明した。さらに，一連の開発の中で，通気性のあまりない生地の密なものが空冷効果を高めることも分かってきた。さらに，ファンについては，セフト研究所が平成１６年春頃までに外注して作成した５枚羽根を有する方式のファンにつき，多数の欠点があり製品化が困難であったところ，原告が独自にファンを開発し，平成１６年冬頃までに９枚羽根を有する新型ファンを開発した。
ウ原告製品１の完成
原告は，平成１６年１１月頃，上記の研究結果に基づき，「ＡＤ１４１２１」をベースにすることとし，本格的な量産用空調服である原告製品１を完成させるに至った。同製品では，ゴムスペーサーなどのスペーサーは完全に廃止されており，当初とは全く異なるコンセプトの作業服となっている。
［被告の主張］
不正競争防止法２条１項３号の「他人」とは，形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いた者をいうところ，次のとおり，空調服の外観は，被告（以下，セフト研究所も含めて単に「被告」ということがある。）の開発成果であり，原告の活動はこれに関与しておらず，原告は形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いた者ではないので，「他人」性の要件を欠く。
ア空調服の特徴部分の外観について
原・被告が最初に出会ったのは，平成１４年９月２４日頃であり，同日時点までにおいて，被告は，温度調整，ファンの調整，風量問題，スペーサー問題，外観等の数々の課題に直面するものの，これら各課題を乗り越え（乙１），ファンの取付け位置を後身頃下部寄り左右の箇所にすることを確定させていた（Ｄ号機，Ｅ号機等）。ファン取り付け位置については，Ｄ号機（平成１４年５月）以降，Ｇ号機に至るまで，変更がない。したがって，空調服の特徴部分である「後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており，当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である」点（本件開口部形態）については，原・被告が最初に出会う前に被告により完成しており，原告の関与は全くない。
イ空調服の特徴部分以外の外観について
空調服の特徴部分以外の外観においても，被告において全て完成させたものであり，原告の貢献は全くない。
被告の活動により，空調服の特徴部分以外の外観が完成したこと被告は，ファン取り付け位置等の空調服の基本コンセプトについては，原告と初面会する前に既に確定させていた。被告は，原告と初面会した後も，確定していた当該基本コンセプトや，その他の開発成果を基に，服本体及びファン等の空調服全体について，累積的に，研究開発行為を継続し，平成１６年の年明け頃に，独自にＦ号機を完成させた（乙３８，３９）。


被告は，これらの研究開発過程において，数々の課題を抽出し，かつ抽出した課題に対し解決手段を具現化し，各研究開発成果について特許出願を行った（乙３８，１０）。Ｇ号機とＦ号機の外観がほぼ同一であることからも明らかなとおり（乙４０），Ｇ号機の外観に関する研究開発は，Ｆ号機の完成により完了したものといえ，空調服の本件開口部形態以外の外観についても，被告の活動により完成したものというべきである。なお，空調服の外観に影響を与えない外観上の些細な部分については，被告は，平成１６年１０月頃に，原告に対し，Ｆ号機を基に細部の修正等を詳細に指示し（乙４１の１～８），原告に対し製造委託を開始し，製造された製造物は原告から被告に納品された。
原告の活動は空調服の外観に全く貢献していないこと
原・被告間の初回面会の後，平成１６年１０月に業務委託を開始するまでの間に，原告がどのような活動をしていたか不明であるが，少なくとも，Ｇ号機の外観に原告の活動が寄与していないことは，原告が開発したと主張する試験的量産モデル等（甲５０，５１）とＧ号機の外観が全く異なることからも，明らかである。
また，原告が試験的量産モデル等を試作したなどと主張するが，仮に，これが実際に行われたとしても，原告には，空調服に関する知見が一切蓄積されていなかったので，その活動は単発的にならざるを得ず，課題を抽出し，課題を解決する手段を具現化することができず，特許出願も１件も行われなかったものである。
その他，原告が行ったとされる活動は，全て被告による業務委託の指示（乙４１の１～８）に基づくものであり，原告の活動は空調服の外観に全く貢献していない。
(6)争点２－２（被告製品２(1)は原告製品２の形態を「模倣した」商品か）
［原告の主張］
原告製品２と被告製品２(1)とは，需要者においてその差異を認識することが困難な生地目の僅かな相違と飾りステッチや飾り縫い等極めて細かな部位にかかるごく僅かな相違を除いて，その形態は酷似している。また，被告は，平成２７年２月から平成２８年５月頃まで，原告から原告製品２を購入して販売しており，その後，平成２９年４月頃から，ゼハロス製造にかかる被告製品２(1)の販売を開始したのであるから，被告製品２(1)が原告製品２の形態に依拠して製作されたことは明らかである。すなわち，被告製品２(1)は，原告製品２の形態を模倣したものであるというべきである。
［被告の主張］
否認ないし争う。
(7)争点２－３（原告製品２が日本国内において最初に販売された日から起算して３年を経過しているか（不正競争防止法１９条１項５号イ））について
［被告の主張］
原告は，遅くとも平成２６年６月には，「ＫＵ９１４００」（原告製品２）を日本国内において最初に販売した（乙３５）。そうすると，被告が原告製品２を模倣した被告製品２を販売する行為は，日本国内において最初に販売された日から起算して３年を経過した製品について，その製品の形態を模倣した製品を譲渡する行為であるから，不正競争防止法による保護は及ばない（同法１９条１項５号イ）。
不正競争防止法１９条１項５号イにおいて，「最初に販売された日から起算して３年を経過した商品」につき同法２条１項３号の保護の適用を除外した趣旨は，商品形態の開発に投資した資本・労力の回収に必要な限度で保護を与える点にある。そうすると，製品形態が変更された場合の変更後の製品にも同法２条１項３号による保護が及ぶか（同法１９条１項５号イの要件に該当するか）については，当該変更にどれほどの資本・労力が投下された形態か，具体的には，変更後の形態が変更前の形態と実質的同一かにより判断すべきである。しかして，本件で，原告が主張する，原告製品２についての平成２７年１月の形態変更の箇所は，外観から判断できないポケットフラップの内側部分にファスナーが存在するか否かの点であり，当該変更点は通常の使用態様において需要者が目にする部分ではなく，外観全体に与える影響は皆無であり，変更前の形態と変更後の形態は実質的に同一である。したがって，上記形態変更については，当該変更に資本・労力がほとんど投下されておらず，同法２条１項３号の保護期間を延長してまで保護に値するものではないというべきである。
［原告の主張］
原告製品２が最初に販売されたのは平成２７年１月であるから，原告製品２に係る平成２９年５月１０日付け訴えの変更申立ての時点において，最初に販売された日から３年を経過していない。
すなわち，原告が平成２６年３月に販売した「ＫＵ９１４００」と，原告が平成２７年１月に販売した被告製品とでは，右胸ポケットのポケットフラップの内側部分にファスナーが追加されている点で形態が異なっている。フラップ付きポケットは，フラップを開けて使用するものであるから，右胸ポケットのファスナーはその通常の使用態様において需要者が目にするものであり，当該ファスナーが外観に与える影響は相当程度ある。また，ファスナーを取り付けることによる製造コストのアップは無視できるものではないし（原告製品１では，コストの関係で，ファスナーを採用しなかった），ファスナー付きへの変更を決定するためには，空調服にどの程度のデザイン性・機能性が求められるかなどに検討が必要なのであるから，原告製品２をファスナー付きに変更することには相当程度の資本・労力が投下されているといえる。
(8)争点３（債務不履行責任の成否）について
［原告の主張］
ア原告とセフト研究所との間の合意の成立
成１４年頃に，空調服の開発・販売について協業関係の構築が合意されており，当該協業関係は，原告が服本体を，セフト研究所はファンを，それぞれ開発するという投資を各自が行うとともに，その開発結果からの利益（リターン）を相互に享受することを認めるというものであったといえる。そして，相互に相手方に対して自己の投資結果からのリターンを得ることを容認するのは，当該協業関係が継続する限りであるというのが当事者の合理的な意思解釈である。したがって原告とセフト研究所の間では，協業関係が終了した場合には，相互に相手方の投資結果を利用しないという少なくとも黙示の合意が成立したというべきである。


原告・セフト研究の役割分担（原告：服本体，被告：ファン）空調服の開発に関し，服本体の開発は，セフト研究所にはまったく知識も経験もなかったため，作業服分野で７０年来のノウハウと技術を有していた原告が行うこととし，ファンの開発（製品化）はセフト研究所が行うこととなった。換言すると，空調服の開発における原告・セフト研究所の関係は，一方が他方に対して一方的に便益を提供するという関係ではなく，原告が服本体の開発という投資を行い，セフト研究所がファンの開発という投資を行うという対等な協業関係であった。セフト研究所は，原告に対して開発費用を支払っていないこと服本体の開発・研究の費用は原告が負担し，セフト研究所から報酬等の支払いは一切受けていない。
被告製品１は，原告製「ＡＤ１４１２１」をベースにしたものである
こと
原告が被告製品１のベースとして原告製「ＡＤ１４１２１」を用いることを決定したことや，空調服完成に向けた変更を行ったことは，原告による空調服開発に向けた投資である。原告がこのような投資を行い，かつ，セフト研究所がこれを受け入れたこと（セフト研究所のファンと組み合わせたこと）は，空調服の開発における原告・セフト研究所の関係が，原告が服本体の開発という投資を行い，セフト研究所がファンの開発という投資を行うという対等な協業関係が構築されていたからにほかならない。
開発後の関係
原告・セフト研究所間の平成１５年５月１日付け「特許実施等に関する覚書」（甲５５）では，スペーサータイプの空調服に関する特許出願について，特許が登録された場合には，非独占的（通常）実施権の許諾を受け，１着３０円の特許使用料を支払う旨を合意し，平成１７年のチラシ（甲５）には，「※空気吸入ファンは，㈱セフト研究所（住所は省略）が開発したものを使用しています。特許申請中」と記載され（甲７ないし１１にも同様の記載がある。），平成２４年１１月２０日付け取引基本契約書（甲２１）では，５条１項で「本契約の期間中，甲は乙に，甲が保有するＤＣの特許及びノウハウを含む技術を用いて本製品を製造し，その本製品に甲が提供するＤＣ部材を組みつけた空調服（中略）を日本国内に限り販売することを許諾する。」，６条１項で「乙は，前条の許諾に基づいて，本製品及び準製品を製造する場合の対価を以下の方法によって甲に支払う。／（１）前条第２項の製造販売計画等に基づき，甲の特許及びノウハウを使用した製品であることを示す「ＤＣ織ネーム」を乙が甲から購入する方法によって支払う。・・・（３）甲から乙への「ＤＣ織ネーム」１枚の販売価格を１００円とする。」などの記載がある。これらの記載はいずれも，ファン（ＤＣ部材）についての権利がセフト研究所にあることを前提とした「ＤＣ部材を組みつけた空調服」に関する規定であって，それ以上に，乙（原告）が開発したＤＣ部材を組みつけない服本体（ＫＵ９０５５０等）に関する乙（原告）の権利を何ら制限するものではない。むしろ，甲２１・７条１項２項に，「甲は，甲が販売する本製品を製造するにあたり，原則としてその製造を乙に優先的に委託し，乙はこれを優先的に受託して，優遇された適正価格で甲の指定する納入場所に遅滞なく納品提供する。／２第１項の規定にかかわらず，納期或いは数量等の問題その他特別な理由があって乙において製造することが適さないと判断されるものについてはこの限りではないものとするが，乙において製造することが適さないと甲が判断する場合は，甲はその理由を乙に報告し，合意を得なければならない。ただし，万が一，お互いに努力して協議しても合意に至らずに３０日が経過した後は，本項の規定にかかわらず，甲は自らの判断によることができる。」と記載されている。ここで，「甲は，甲が販売する本製品を製造する」となっているのは，乙（原告）が開発した服本体（「ＫＵ９０５５０」等）について，契約期間中，甲が製造することを許諾したためであるが，服本体の形態等を利用する権原は原告にあるため，同契約７条２項により，原告の同意なしに第三者に「ＫＵ９０５５０」を製造させることが原則として禁止されている。
このことからも，空調服の開発における原告・セフト研究所の関係は，原告が服本体の開発という投資を行い，セフト研究所がファンの開発という投資を行うという対等な協業関係であり，空調服の開発後は，その開発結果からの利益（リターン）を相互に享受することを認めるという関係が構築されていたことは明らかである。
イ上記アの合意の被告に対する効力
セフト研究所と一体の関係となっている被告は，セフト研究所と信義則上同一とみるべきであるから，被告が，協業関係が終了した後に，原告の開発に係る空調服の服本体（「ＫＵ９０５５０」等）やこれにファンを取り付けたものを販売することは上記合意に係る義務に違反するものである。
［被告の主張］
否認ないし争う。
企業間取引において，明文の記載のある契約が締結されビジネスが遂行されている場合，契約書の条項に明らかに反してまで，黙示の合意を認めるには，両当事者が明文の合意に反する合意を行ったと推認できる特段の事情が必要と解される。本件では，契約終了のいかんを問わず，契約終了後に，原告は，「本製品の製造・販売を直ちに中止しなければならない。」と規定されているところ（甲２１），この規定に反して，被告が契約終了後に本製品の製造・販売ができないとする合意があった特段の事情は，原告から何ら示されていない。
また，空調服全体について被告が研究・開発を行い，被告が空調服を完成させ，原告は空調服の受託製造を行っていたのみであり，原告が服本体を，セフト研究所はファンを，それぞれ開発するという投資を各自が行うという合意が存在するはずがない。
(9)争点４（損害額）について
［原告の主張］
被告は，遅くとも平成２８年２月頃から，被告製品１の製造・販売等を行っており，その売上合計は，年間１億円を下らない。また，被告は，遅くとも平成２９年４月頃から，被告製品２の販売等を行っており，その売上合計は，これまでに４００万円を下らない。
そして，原告は，空調服の販売を行っているので，不正競争防止法４条，同法５条２項に基づき，被告が上記侵害行為により受けた利益の額を，自己が受けた損害としてその賠償を請求できるところ，被告が侵害行為により受けた利益の額の合計は，少なくとも，被告製品の売上額合計（１億０４００万円）の４０％である４１６０万円を下らない。
［被告の主張］
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断


１争点１－１（原告製品１及び原告製品２の各形態が原告の「商品等表示」として，需要者の間に広く認識されているか）について
(1)製品の形態と商品等表示性
不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１号にいう「商品等表示」とは，人の業務に係る氏名，商号，商標，標章，商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもののことであるところ，製品の形態は，これに付される商標等とは異なり，本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではない。そうすると，このような製品の形態自体が不競法２条１項１号の「商品等表示」に該当するためには，①製品の形態が客観的に他の同種製品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性），かつ，②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され，又は極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績等により，需要者においてその形態を有する製品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること（周知性）を要するものと解するのが相当である。
(2)原告製品１及び原告製品２の各形態に係る特別顕著性原告は，原告製品１及び原告製品２の各形態について，別紙「原告製品１基本的構成態様（特に，本件開口部形態を有する点。）及び具体的構成態様（特に，原告製品１における前記ａないしｌの点，原告製品２における前記ａないしｊの点（ポケット等の形状，左袖のペン差しの存在，飾り縫いやインターロック始末，生地等の点。））などにおいて，独特の特徴を有し，需要者に特別な印象を与えるものである旨主張する。
しかし，本件開口部形態を有する点を除いたその他の各形態（ポケット等の形状，左袖のペン差しの存在，飾り縫いやインターロック始末，生地等の点を含む。）については，そのいずれをみても，形態としてみたとき，他の作業服にはない独自な特徴とまでいえるようなものは見当たらず，それぞれの形態の内容や性質それ自体からして，作業服として一般的に有する形態の域を出ないものであるといえ，他の作業服が通常有する形態と比較して，顕著な特徴を有するものとは認められない。
また，原告製品１及び原告製品２が本件開口部形態を有する点についても，後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されているというその形態自体に特段の顕著性はなく，ファンという機能を備える作業服であれば，その性質上一般的に採用される形態であるという余地もあり，そうすると，原告製品１及び原告製品２の各形態は，そもそも客観的に他の同種製品とは異なる顕著な特徴を有してはおらず，特別顕著性を備えているとはいえないとみる余地があるというべきである。
もっとも，被告においては，本件開口部形態を有する原告製品１及び原告製品２の各形態が，顕著な特徴に当たることを争っていないものであるから，これに鑑みて，続いて，本件開口部形態を有する原告製品１及び原告製品２の各形態について，原告の「商品等表示」（不競法２条１項１号）として，需要者の間に広く認識されているといえるかについてみることとする。(3)そこで検討するに，前記前提事実に加え，各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア空調服の開発・製造等
被告代表者は，平成１４年９月２４日頃，原告の取締役であったＡと面会し，空調服の開発について意見交換を行った。この当時，被告代表者が原告側に示した試作品は，ファンで服の内部の空気を外に吐き出すタイプのものであり，既存の作業服に，身体と服が密着して空気の流れを阻害することを防止するためのゴムスペーサー（身体と服の間に空気が通る隙間を設けるためのゴム製の部材）を取り付けるとともに，服の一部に穴を開けてそこに市販品のファンを縫い付けたものであった。（乙１，弁論の全趣旨）
被告代表者が代表者を務めるセフト研究所（被告の親会社）は，平成１５年５月１日，原告との間で，次の記載（なお，甲はセフト研究所，乙は原告を指す。）を含む「特許実施等に関する覚書」（（以下，「平成１５年覚書」という。）に係る合意をした。（甲５５）
「第４条甲と乙とは，両者が協同して，次の発明を行ったことを相互に確認する。
(1)プリーツタイプのスペーサー（この項目については，乙の発案による）
(2)ファンの服地への取り付け方法
具体的には『服の取り付け孔部より大きなフランジの付いたファンガードを兼ねる，服地外側に設けた外部取付部品と服地内側に設けた実質的にファンと一体化された内部取付部品を有し上記外部取付部品と上記内部取付部品とを連結させ服地孔部をおさえ込む事により，服地孔部にファンを着脱可能に取り付けるファン取り付け手段。』」
被告は，平成１６年４月頃，有償試作品としてＦ号機（試作番号Ｆの試作品。以下，各試作品については，試作番号を用いて「Ｆ号機」などのようにいう。）を完成させた。Ｆ号機は，初の量産品となるＧ号機あるいは「ＫＵ９０５５０」（原告製品１及び被告製品１と基本的に同じ形態のもの）と比較すると，①後身頃に２個のファン穴が設けられていること，②空気漏れの少ない生地が使用されていること，③バッテリーとファンを接続するケーブルのケーブル留が設けられていること，④電池ボックス用の内ポケットが設けられていること，⑤腰ベルトが総ゴムであること，⑥前立てがファスナーであること，⑦ポケットの裏地は表地と同じであること，⑧袖口のスリットが通常の服より長いこと，⑨カフスの持ち出しがあること，⑩首ひもが設けられていること，及び⑪袖丈以外が通常のサイズよりワンサイズ大きいことの各点で共通していた。（乙３８，３９，５８）
平成１６年１０月から同年１１月にかけて，セフト研究所の訴外Ｂ（以下「Ｂ」という。）から原告の訴外Ｃ（以下「Ｃ」という。）に対し，空調服の量産型の確定作業のため，試作品の製造の注文がなされた。この際には，ＢからＣに対し，ファンを取り付ける開口部の位置のほか，袖口の形状，腰回りのゴム，ポケットの素材，首のひもの太さ，服の基本デザイン等につき詳細な指示や要望が付された。（乙４１）平成１６年１１月１０日，被告代表者，Ｂ，Ｃ及び原告の関係者らが出席して打合せを行い，空調服の量産品に係る服のタイプとしては，原告の既製品である「ＡＤ１４１２１」という型番の服を基本とすることなどを決定した。（甲６０，乙６０）


被告は，平成１７年１月２０日，原告との間で，次のａないしｅの内容を含む「取引基本契約書」（以下「平成１７年基本契約書」という。）に係る合意をした。（甲２０，乙２７）
ａ被告が原告に対し，注文書をもって，物品の個々の注文を行うとともに，必要に応じて図面，仕様書，見本等を交付し，原告がこれを承諾して注文請書を発行した時点で個別契約が成立すること（２条１項）ｂ被告は，原告の求めに応じて，原告に対し前渡金を支給することが
あること（１１条１項）
ｃ被告は，必要に応じて機械，工具，治具，金型，版下を無償で原告
に貸与すること（１２条）
ｄ原告が被告独自の技術情報を内包する目的物に関する委託業務を第三者に再委託する場合には，事前に被告の書面による承諾を得なけれ
ばならないこと（２１条１項）
ｅ契約が終了したとき，原告は被告に対し，開示された仕様書等や貸
与品等を速やかに返却すること（２８条１項）
被告は，平成１７年１月２１日付けで，原告との間で，払金の具体的な支払条件を取り決めた覚書（以下「平成１７年覚書」という。乙２７）に係る合意をし，被告は，平成１７年覚書に従って，原告に対し支払を行った。（乙２８）
セフト研究所（被告の親会社）は，平成２４年１１月２０日，原告との間で，セフト研究所が発明・開発したDIRECTCOOLING   SYSTEMというシステム（以下「ＤＣ」という。）の応用製品たる空調服の製造販売について，次のａないしｆの内容を含む「取引基本契約書」（以下「平成２４年基本契約書」という。）に係る合意をした。（甲２１）ａセフト研究所は，その保有するＤＣの特許及びノウハウを含む技術を用いて，原告が空調服の衣服本体を製造し，セフト研究所の提供するファンなどのＤＣ部材を組みつけた空調服を日本国内に限り販売す
ることを許諾すること（５条１項）
ｂ原告は，空調服の製造計画及び販売ルート，販売価格等の販売計画
を事前に被告に書面で報告すること（５条２項）
ｃ原告は，空調服の衣服本体の製造をセフト研究所の文書による事前
の許諾なしに第三者に委託しないこと（５条４項）
ｄ原告が，新たな形態や機能の衣服本体を開発した場合には，セフト研究所に提案し，セフト研究所が販売を希望する場合には優先的に提
供すること（５条６項）
ｅセフト研究所は，同社が販売する空調服の衣服本体の製造を原則として原告に優先的に委託し，原告は優先的に受託すること（７条１項）ｆ原告は，契約終了後には，空調服の衣服本体の製造・販売を直ちに
中止しなければならないこと（１８条）
平成２６年６月，原告の取締役であったＡを代表者とするゼハロスが設立され，被告の販売する空調服の一部がゼハロスにより製造されるようになった。（乙４７）
セフト研究所は，平成２７年１０月１４日付けの書面により，原告に対し，平成２４年基本契約書による契約の終結を申し出（甲２２），平成２８年１０月２７日付け「解除通知書」により，同契約を解除する旨の意思表示をした。（乙１６）
イ空調服の商流（前記アに掲げた各証拠のほか，乙１１，４８）空調服の販売開始当初は，平成１７年基本契約書及び平成１７年覚書に沿って，被告又はセフト研究所が，製造委託先である原告から完成品全部の納入を一旦受けて，原告が買戻しを希望し，被告が認めた分については原告が販売し，それ以外の分については，被告が卸業者，販売店及び消費者に販売する商流となっていた。
その後，平成２４年基本契約書に沿って，被告又はセフト研究所が，平成２６年のゼハロス設立以前は原告から，これに加えて平成２６年のゼハロス設立以降は同社からも完成品の納入を受けて，被告が卸業者，販売店及び消費者に販売する商流となり，また，原告は，セフト研究所からライセンスを受けて，自社販売分を製造し，これを販売する商流となっていた。
ウ空調服の販売及び広告宣伝等
被告について
ａ販売の状況
被告は，平成１６年から空調服の販売を開始しており，その販売着数（原告に対する販売着数を除く。）は，別紙「空調服の販売状況」の「被告」欄のとおりであった。なお，平成１６年に販売した７０００着は，有償試作品（Ｆ号機）である。（乙１，５５，６１）被告は，空調服の販売につき，インターネット販売を行っていることもあり，平成１８年以降は，全国各地で販売している。（乙１）
ｂ広告宣伝等の状況
被告は，平成１６年以降，インターネットショッピングサイト，自社ウェブサイト及び自社の製品カタログに「空調服」という商品名とともに空調服の画像等を掲載して広告を行った。また，折り込みチラシやダイレクトメールによる広告も行った。（乙１，５，７，２０）
上記のほか，平成２８年８月に，タレントを起用したＣＭ動画をインターネット上で配信し，この動画が雑誌やインターネット等のメディアで取り上げられた。（乙２１，２２）
⒝被告の空調服は，平成１４年から平成２７年にかけて，全国ネット，地方局，ＢＳ，ＣＳ及びケーブルテレビによる各種放送において，合計で合計７０回程度，新聞や雑誌において，合計１２０回余り紹介されている。（乙２３ないし２６）
原告について
ａ販売の状況
原告は，平成１７年から空調服の販売を開始しており，その販売着数は，別紙「空調服の販売状況」の「原告」欄のとおりであった。（甲１２１）
ｂ広告宣伝等の状況
原告は，平成２６年より以前は，他の原告製品とともに「空調服」又は「空調風神服」という表示を付して空調服の画像を掲載したカタログを６万５０００冊ないし９万冊作成し，平成２６年以降は空調服に特化したカタログを８０００冊ないし３万冊作成して，原告の流通・販売網を通じて全国のユニフォーム事業者に頒布した。また，空調服を掲載したチラシを需要者に配布した。（甲１８）上記のカタログやチラシにおいては，「ＫＵ９０５５０」，「ＫＵ９１４００」等の品番が太い書体の文字で印字されている。（甲５，６，８７，８８，９７）


⒝原告は，空調服につきテレビＣＭを作成し，このＣＭが，平成２７年４月から６月にかけて，愛知県他１０県で放映された。また，原告は，空調服につき，平成２７年５月から７月の３か月間に，雑誌において複数回にわたり広告掲載を行い，さらに，空調服用のウェブサイトを開設した。（甲１８）
(4)のアないしウ（空調服の開発・製造，商流，販売や広告宣伝の状況等）によれば，①本件開口部形態を有する空調服が開発され，試行錯誤を経て商業ベースに乗るところまでの過程については，原告のみが行ったといえるものではなく，被告ないしその親会社であるセフト研究所が，その元となったといえるＦ号機等の試作品の段階から相当程度に関与し，両者が互いに協力し共同して本件開口部形態を有する空調服の開発を行ったものであり，その成果が，本件開口部形態を有する，原告が販売した原告製品１，２，被告が販売した被告製品１，２の各形態として結実し，上記空調服の製造販売に至っているものといえる。②また，それらの空調服の製造販売の具体的な流れ（商流）についてみても，平成２４年以前は，被告は，原告に空調服の製造を委託し，その結果製造された空調服の全てを被告に納入させ，これを自らの製品として販売し，他方，原告は，被告からその一部を買い戻して自社で販売していたにすぎず，平成２４年以降も，原告は，被告の親会社であるセフト研究所からライセンスを受けて，製造委託を受けた分以外に自社販売分を生産して販売していたにすぎないのであるから，原告において，被告のように，上記空調服の商流上，その製造を委託したり販売を許諾したりする地位にあったことがうかがえる事情もなかったものである。③さらに，上記空調服の販売着数をみても，原告製品１，２を含む原告の空調服と被告製品１，２を含む被告の空調服（いずれも本件開口部形態を有するものと認められる。）とでは，各販売着数がほぼ拮抗しており，原告と比べて，被告においても相当程度の販売実績を上げていたということができ，少なくとも，前者が後者を凌駕する関係にあったとまでは認め難いところである。そして，原告においてもカタログやテレビＣＭなど相当の広告宣伝を行っているといえるものの，原告が周知性を獲得したと主張する平成２８年１月頃までに，被告においても，インターネット広告，テレビ放送や新聞，雑誌などにおいて，同様の形態の作業服を販売し，相当の広告宣伝を行い，各種メディアで取りあげられるなどしていたところである。
これらの①ないし③からすれば，本件開口部形態を有する空調服（原告製品１，２）の各形態について，同空調服の開発・製造や商流の状況を踏まえ，その広告宣伝や販売状況をみたときには，原告が，被告を排して独占的に上記各形態を使用していたと評価することは困難であるし，また，原告のみならず被告においても本件開口部形態を有する空調服（被告製品１，２）について相当の広告宣伝を行って販売実績を挙げていたといえることに照らせば，上記各形態が，被告を排して原告のみの出所を表示するものとして取引者・需要者層に浸透していたという状況にあったとも認められない。そうすると，原告が，ウａのとおり，原告製品１及び原告製品２を販売し，またこれらを含む空調服につき広告宣伝をしていたとしても，本件開口部形態を有する空調服（原告製品１，２）の各形態が，特定の事業者（原告）によって長期間独占的に使用されていたとは認め難いし，また，極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績によって，需要者において上記形態を有する上記各製品が特定の事業者（原告）の出所を表示するものとして周知になっていたとも認めるに足りない。
したがって，本件開口部形態を有する原告製品１及び原告製品２の各形態が，原告の「商品等表示」として，需要者の間に広く認識されていたとは認められない。
(5)これに対し，原告は，本件開口部形態を有する原告製品１及び原告製品２の各形態は，遅くとも平成２８年１月頃までには，取引者・需要者において原告の製品であるというその出所を表示するものとして広く知られるに至っていた旨をいい，その根拠として，原告が長年にわたって全国的な流通・販売網を維持していることや，その広告宣伝活動（法人顧客に対する販売網を利用した販売活動が重視され，販売店に頒布されるカタログを利用したアピールが重要となるところ，このようなアピールに関しては原告が被告を圧倒していることの指摘を含む。），原告製品の販売数及び空調服市場におけるシェア（被告は，原告開発の製品を原告から購入して第三者に転売するだけの販売店にすぎなかったものであることの指摘を含む。），販売態様等について主張する。
しかし，原告が指摘するその流通・販売網やその広告宣伝活動，原告製品の販売数及び空調服市場におけるシェア，販売態様等について考慮したとしても，前記のとおり，被告においては，空調服の商流上，原告に対し，その製造を委託したり販売を許諾したりする地位にあったことがうかがえ，このような，原告とは明らかに独立した販売主体である被告において，本件開口部形態を有する空調服（被告製品１，２）について相当の広告宣伝を行って販売実績を挙げていたといえるものである。原告が指摘する，周知性獲得の上での法人顧客に対する販売網の重要性についてみても，原告の同指摘のみをもって当然に，本件において，上記空調服について，インターネットを通じての販売や，テレビ放送，新聞記事で取り上げられることによる取引者・需要者への浸透の重要性を否定できるだけの事情となるとは認められず，これらを捨象して法人顧客に対する販売網を利用した広告宣伝や販売活動のみを取り上げて周知性についての判断をすることが相当とはいえない。また，原告は，被告について，原告開発の製品を原告から購入して第三者に転売するだけの販売店にすぎなかった旨もいうが，前記説示のとおり，被告は，原告に製造委託した空調服全てを納入させ，自らの商品として販売し，原告は当初は，被告からその一部を買い戻して自社で販売し，平成２４年以降はセフト研究所からライセンスを受けて，製造委託を受けた分以外に自社販売分を生産して販売していたというのであるから，このような，原告とは明らかに独立した販売主体である被告を，原告開発の製品を原告から購入して第三者に転売するだけの販売店にすぎなかったと位置付けることはできない。なお，この点につき原告は，当初，原告が一旦納入した完成品を買い戻していたのは，セフト研究所の資金的な便宜を図る意図で循環取引をしたものにすぎない旨も主張するが，本件において，そのような迂遠な取引をする合理性をうかがわせる具体的な事情は見当たらず，原告の上記主張を認めるに足りる証拠もない。
以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。２争点１－２（原告製品１及び原告製品２の各品番が原告の「商品等表示」として，需要者の間に広く認識されているか）について


(1)前記１(3)   原告製品１及び原告製品２の各品番は，製品を示す名称として記載された「空調服」又は「空調風神服」のラインナップの中で個別の製品を示すために用いられてきた英文字や数字の組合せから成る符号にすぎないものであるというほかなく，本件において，上記の名称とは別に，上記各品番のみによって，その出所が原告であると認識されるに至るほどの態様で，広告宣伝がなされたり，販売がされたりしたことを示す事情は見当たらない。
したがって，原告製品１及び原告製品２の各品番が原告の「商品等表示」として，需要者の間に広く認識されているとは認められない。(2)これに対し，原告は，「ＫＵ９０５５０」及び「ＫＵ９１４００」を含む「ＫＵ９〇〇〇０」との品番については，空調服の分野において，原告の空調服以外では何人も使用していなかったこと，原告のカタログやチラシにおいて，上記の各品番が目立つように表示されていたこと，具体的な取引状況として，取引者・需要者が，空調服を特定する際に，上記の各品番を使用してこれを特定するのが通常であることなどを主張する。
しかし，カタログやチラシにおいて，個々の製品を特定する上で品番を目立つように表示するのは取引上何ら特別なことではなく，また，品番自体は商品に付された識別のための符号であるにすぎないことに照らすと，これが商品名や標章等と同様に，当該製品について自他商品を識別する機能を獲得していると認めるに足りる特別の事情のない限り，当然に上記各品番自体から製品の出所が原告であるとの認識が取引者・需要者の間に形成されるとはいい難いものであるところ，本件において，上記特別の事情を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば，原告の上記主張は，採用することができない。３争点２－１（原告製品２の形態は，被告にとって「他人の商品の形態」に該当するか）について
(1)不競法２条１項３号の規定は，他人が資金と労働力を投下して開発・商品化した商品の形態につき，これを模倣して自らの商品として市場に置くことにより，先行者の成果にただ乗りして顧客を獲得する行為を不正競争として禁止し，先行者の利益を保護するものであるから，同号に規定する「他人」とは，形態模倣の対象とされた商品について，自ら開発・商品化して市場に置いた者をいうと解するのが相当である。
(2)これを本件について見るに，前記１(3)ア及びイで認定したとおり，①被告代表者が，ファン付きの作業服の開発を企図し，開口部を２か所あけて，服の中に空気を流すスペースを確保するという点までは独自に開発していたこと，②被告代表者が原告の関係者と意見交換をした後も，服地部分の開発を進め，平成１６年の初め頃までにＦ号機（初の量産品となった「ＫＵ９０５５０」と１１点において共通する形態を有する試作品）を開発していたこと，③その後も，量産化に向けた試作品の作成の際に，開口部の位置やひもの位置等につき決定していたこと，④被告代表者や被告の従業員が上記「ＫＵ９０５５０」の仕様の決定に関与していること，⑤同製品の販売の当初においては，被告が原告に生産を委託した空調服を一旦全部買取るスキームとなっており，同製品を上市する際のリスクの大部分を負担していることが認められる。
これらの諸点を総合考慮すれば，被告は，上記「ＫＵ９０５５０」（原告製品１及び被告製品１(1)と基本的に同じ形態のもの）の商品化に当たり，費用及び労力を投下して，その制作に関与した者に当たると解するのが相当であり，後続商品である「ＫＵ９１４００」（原告製品２及び被告製品２(1)と基本的に同じ形態のもの）についても，上記と異なる判断をするに足りる事情は特段見当たらないことからすれば，同様に解するのが相当である。そうすると，原告製品２の形態は，被告にとって「他人の商品の形態」に当たらないものというべきである。
(3)これに対し，原告は，当初，セフト研究所が原告側に示した試作品は，ファンで服の内部の空気を外に吐き出すタイプのものであり，既存の作業服に，身体と服が密着して空気の流れを阻害することを防止するためのゴムスペーサーを取り付けるとともに，服の一部に穴を開けてそこに市販品のファンを服に縫い付けた程度のものであり，実用化には程遠い状態であって，専ら原告の研究開発によって，原告製品１の形態が完成されたことを主張する。しかし，原告主張に係る研究開発の成果が原告製品１の形態にどの程度寄与したかはともかくとして，上記(2)で掲げた諸点からすれば，前記説示のとおり，被告又はセフト研究所においては，少なくとも共同開発者としての貢献が認められるといえ，専ら原告の研究開発によって原告製品１の形態が完成されたとはいえないから，原告の上記指摘をもって，後続商品である原告製品２の形態について，被告にとって「他人の商品の形態」に当たることを基礎付けることはできないこととなる。
以上によれば，原告の上記主張は，採用することができない。
４争点３（債務不履行責任の成否）について
原告は，原告とセフト研究所との間で，平成１４年頃に，空調服の開発・販売について，原告が服本体を，セフト研究所はファンを，それぞれ開発するという投資を各自が行い，開発結果からの利益を相互に享受することを認める一方，協業関係が終了した場合には，相互に相手方の投資結果を利用しないという黙示の合意が成立した旨を主張する。
しかしながら，平成１５年覚書（甲５５），平成１７年基本契約書（甲２０），平成１７年覚書（乙２７）及び平成２４年基本契約書（甲２１）の各文書を見ても，原告が服本体を，セフト研究所はファンを，それぞれ開発するという投資を各自が行うといった排他的かつ明確な役割分担が定められていたことをうかがわせる記載は全く見当たらない上，上記３で述べたとおり，セフト研究所や被告においては，ファンのみならず服本体の開発についても相当程度貢献したものと認められることからすれば，上記のような役割分担につき合意がなされていたとは認められず，協業関係が終了した場合に，服本体の開発結果からの利益を原告が独占的に享受することを認める内容の黙示の合意が成立したことを認めるに足りる事情も見当たらない。
したがって，協業関係の終了後において，セフト研究所が服本体の開発結果を利用しない旨の債務を負担していたとは認め難く，原告の上記主張はその前提を欠き，失当なものというべきである。
５結論
以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官          田    中    孝    一裁判官      横      山    真      通裁判官      奥              俊      彦


平成２３年６月２３日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２１年(ワ)第７８２１号特許権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年２月２１日
判            決
原      告                  ヤマハ   発動機   株式会   社同訴訟代理人弁護士          小   松   陽一郎同                          福   田   あやこ同                          宇田浩   康同                          井﨑康   孝同                          辻村和   彦同                          井   口   喜久治同                          森本    純同                          中村理   紗同                          山崎道   雄同                          辻   淳子同                          藤野睦   子同補佐人弁理士              小谷悦   司同                          小谷昌   崇同                          樋口次   郎同                          大月伸   介同                          佐藤    興被      告                  株式会   社アイ   エイア   イ同訴訟代理人弁護士          椙山敬   士同                          大澤恒   夫同                          市川    穣同                          曽根    翼同                          片山史   英同訴訟代理人弁理士          牛久健   司同補佐人弁理士              島   野   美伊智
主            文
１   原告の請求をいずれも棄却する。
２   訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
1原告
(1)被告は，別紙イ号製品目録記載の各製品を製造し，販売し，若しくは，販売の申出（販売のための展示を含む。）をしてはならない。(2)被告は，前項記載の各製品及びその半完成品（別紙イ号製品目録記載の各製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。
(3)被告は，別紙ロ号製品目録記載の各製品を製造し，販売し，若しくは，販売の申出（販売のための展示を含む。）をしてはならない。(4)被告は，前項記載の各製品及びその半完成品（別紙ロ号製品目録記載の各製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。
(5)被告は，原告に対し，３０億円及びこれに対する平成２１年６月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(6)訴訟費用は，被告の負担とする。
(7)仮執行宣言
2被告
主文と同旨
第２事案の概要
1前提事実（いずれも当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告
原告は，輸送用機械器具，一般機械器具，電気機械器具等の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は，電動アクチュエータ・単軸ロボット・直交ロボット・スカラロボット・リニアサーボアクチュエータ等の製造販売を目的とする株式会社である。
(2)   本件特許権１及びイ号製品
ア本件特許権１
原告は，次の特許権（以下「本件特許権１」といい，その特許を「本件特許１」，その請求項１に係る発明を「本件発明１」という。また，本件特許１に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書１」という。）を有している。
登録番   号第３５４２６１５号
出願日    平成５年２月２６日
登録日    平成１６年４月９日
発明の   名称   複数ロボットの制御装置
特許請求の範囲別紙「本件発明１の請求項」記載のとおり
イ構成要件の分説
本件発明１を構成要件に分説すると，別紙「本件発明１の構成要件の分説」記載のとおりとなる。
ウイ号製品
被告は，別紙イ号製品目録記載１ないし５の各製品（以下，個別に「イ号製品１」などといい，併せて単に「イ号製品」という。）を業として製造し，販売し，又は販売の申出（販売のための展示も含む。）をしている。
(3)本件特許権２及びロ号製品
ア本件特許権２
原告は，次の特許権（以下「本件特許権２」といい，その特許を「本件特許２」，その請求項１に係る発明を「本件発明２－１」，その請求項２に係る発明を「本件発明２－２」，両発明を併せて「本件発明２」という。また，本件特許２に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書２」という。）を有している。
登録番   号第４１０５５８６号
出願日    平成１５年５月１４日
登録日    平成２０年４月４日
発明の   名称   リニアモータ式単軸ロボット
特許請求の範囲別紙「本件発明２の請求項（訂正前）」記載のとおり
イ構成要件の分説
(ア)本件発明２－１
本件発明２－１を構成要件に分説すると，別紙「本件発明２の構成要件の分説（訂正前）」の「本件発明２－１」記載のとおりとなる。
(イ)本件発明２－２
本件発明２－２を構成要件に分説すると，別紙「本件発明２の構成要件の分説（訂正前）」の「本件発明２－２」記載のとおりとなる。
ウロ号製品
被告は，別紙ロ号製品目録記載１ないし１０の各製品（以下，併せて単に「ロ号製品」という。）を，業として製造し，販売し，及び販売の申出（販売のための展示も含む。）をしている。
ロ号製品は，本件発明２の構成要件２－Ａないし２－Ｄ及び２－Ｆを，いずれも充足する。
(4)本件発明２に係る訂正審判請求
ア原告は，平成２３年２月１０日付けで，特許庁に対し，本件特許２の請求項１について，別紙「本件発明２の請求項（訂正後）」の【請求項１】記載のとおり訂正する（以下「本件訂正」という。）訂正審判請求をした（以下，本件訂正後の請求項１の発明を「本件訂正発明２－１」といい，これを引用する請求項２の発明と併せて「本件訂正発明２」という。）。イ本件訂正発明２－１を構成要件に分説すると，別紙「本件発明２の構成要件の分説（訂正後）」の「本件訂正発明２－１」記載のとおりとなる（以下，構成要件２－Ｂに係る訂正事項を「本件訂正事項１」，構成要件２－Ｅに係る訂正事項を「本件訂正事項２」という。）。
2原告の請求
原告は，被告に対し，本件特許権１に基づき，イ号製品の製造・販売等の差止め，イ号製品及びその半製品の廃棄を，本件特許権２に基づき，ロ号製品の製造・販売等の差止め，ロ号製品及びその半製品の廃棄を，特許権侵害の不法行為に基づき，損害の一部である３０億円（本件特許権１につき２９億８８００万円，本件特許権２につき１２００万円）の賠償及びこれに対する平成２１年６月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５％の割合による遅延損害金の支払を求めている。


3争点
(1)本件特許権１関係
アイ号製品は，本件発明１の構成要件を充足するか        （争点１）イ本件特許１は，下記無効理由を有しており，特許無効審判により無効とされるべきものか                                    （争点２）(ア)平成６年法律第１１６号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）３６条４項（実施可能要件）違反，同条５項１号（サポート要件）違反                                          （争点２－１）(イ)旧特許法３６条５項２号違反（明細書記載不備）        （争点２－２）
(2)本件特許権２関係
アロ号製品は，本件発明２の構成要件２－Ｅを充足するか（争点３）イ本件特許２は，進歩性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効にされるべきものか                            （争点４）ウ訂正の再抗弁が認められるか                          （争点５）(ア)本件訂正は，特許法１２６条３項の訂正要件（新規事項の追加でないこと）を満たすか                                  （争点５－１）(イ)本件訂正は，特許法１２６条５項の訂正要件（独立して特許を受けられること）を満たすか                              （争点５－１）(ウ)ロ号製品は，本件訂正発明２の構成要件を充足するか（争点５－３）(3)原告の損害                                            （争点６）
第３争点に関する当事者の主張
1争点１（イ号製品は，本件発明１の構成要件を充足するか）について(1)構成要件１－Ａ（複数のロボットを，これらロボットの駆動軸の総数以上の数のドライバーを有するコントローラにより制御する装置であって）
【原告の主張】
イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，「複数のロボットを，これらロボットの駆動軸の総数以上の数のドライバーを有するコントローラにより制御する装置」であるから，構成要件１－Ａを充足する。
ア構成要件の解釈
(ア)本件発明１におけるロボットの概念
本件明細書１の段落【０００２】（以下，【】内の数字は，明細書の段落番号を示す。）に記載されているように，ロボットには，回転関節軸を介して複数のアームが連結されたスカラーロボットや，複数のロボット軸が直交する直交型ロボットの他，単軸ロボットも含まれ，複数の駆動軸を備えることは要件ではない。
また，複数の駆動軸を備えることが要件でない以上，各駆動軸の一括駆動もロボットの要件ではない。
そして，ロボットを構成する要素が駆動軸であることは明らかであるから，駆動軸が存在するのであれば，これを構成要素として備えたロボットも存在することになる。
(イ)被告の主張に対する反論（ロボット識別のための符号ないしデータが必須ではないこと）
「複数のロボットを…ドライバーを有するコントローラにより制御する装置」との文言からすれば，制御装置に複数のロボットを接続し，その状態で各ロボットを制御できれば足り，ロボット識別のための符号ないしデータの存在は必須ではない。
各ドライバーがどのロボットのどの駆動軸を駆動するのかという対応関係が一旦決まれば，この対応関係を前提にドライバーを選択して駆動することで，複数のロボットを独立的に駆動することができる。複数のロボットを制御するには，駆動対象を特定してそれに対応するドライバーを駆動する機能は必要であっても，各ドライバーにどのロボットが接続されているかを識別する符号ないしデータの存在は必須ではない。
イ構成要件充足性
(ア)ロボットの制御装置
被告は，カタログやホームページにおいて，イ号製品にロボットが接続できることや，イ号製品がロボットを制御するものであることを示している。
そして，本件発明１の技術分野において，単軸型ロボット，直交型ロボット，スカラ型ロボットは，ロボットの種類を指す共通の概念として使用されている。
(イ)複数ロボットの制御装置
イ号製品の取扱説明書には，イ号製品が複数の駆動軸を制御できることや，イ号製品１に単軸ロボット２台が接続できること（甲３の３２頁），イ号製品３・４が４軸の駆動軸を有するスカラロボット及び２台の単軸ロボットを制御できること（甲５の８頁）が記載されているから，イ号製品は複数のロボットを制御する制御装置である。
【被告の主張】
ア構成要件の解釈
(ア)本件発明１におけるロボットの概念
本件発明１の目的の１つは，１つのコントローラで複数のロボット軸の制御を適切に行うことにあり，それは，本件明細書１に記載された技術的課題からみて，軸毎に別個に移動を指定するような面倒なことはせず，複数のロボットのそれぞれにおいて，それらの駆動軸を一括的に制御することを前提とするものである。
そのため，実施例における「ＭＯＶＥ１」，「ＭＯＶＥ２」のような，ロボットを単位として，その全ての軸を一括して制御する全軸同時駆動命令（以下「ＭＯＶＥ命令」という。）が存在し，この命令には，駆動すべきロボットを指定するデータが含まれる。
したがって，本件発明１におけるロボットとは，そのロボットに属する全ての駆動軸を，そのロボットを指定するデータを含む移動命令によって一括的に駆動する，そのような複数の駆動軸を備えた構造体の単位を表すものといえる。
(イ)複数のロボットの識別
構成要件１－Ａの文言には「複数のロボット」が存在するのであるから，それぞれを識別する必要が生じる。そのため，複数のロボットのそれぞれを識別するための符号ないしデータの存在が必要である。
イ構成要件充足性
(ア)イ号製品におけるロボットの不存在
別紙「イ号製品説明（被告）」のとおり，イ号製品には，アクチュエータの軸という概念は必要であるが，本件発明１にいうロボットの概念は必要ない。したがって，イ号製品には，複数のロボットの概念がないし，複数のロボットを識別するための符号ないしデータも存在しない。また，イ号製品には，ロボットの駆動軸の概念もないから，イ号製品は，「ロボットの駆動軸の総数以上の数のドライバーを有するコントローラ」ではないし，そのような「コントローラにより制御する装置」でもない。
(イ)原告の主張に対する反論（取扱説明書の記載について）イ号製品の取扱説明書に記載されている軸数は，コントローラに接続できるアクチュエータの軸数に過ぎず，本件発明１の「駆動軸」に対応しうるにすぎない。
また，取扱説明書において，スカラロボットが制御できると記載されているのは，イ号製品に含まれないコントローラ（ＰＸ，ＱＸ）のことである。
(2)構成要件１－Ｂ（上記各ドライバーと上記複数のロボットの各駆動軸との対応関係を変更可能に設定する設定手段と）
【原告の主張】
イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，「各ドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係を定めるドライバカードパラメータ，軸パラメータ，エンコーダパラメータ」を有しているから，構成要件１－Ｂを充足する。
ア構成要件の解釈


(ア)「ドライバー」と「複数のロボットの各駆動軸」との対応関係「上記各ドライバーと上記複数のロボットの各駆動軸との対応関係」とは，本件明細書１の文言どおり，「各ドライバーと各駆動軸との対応関係」と読むのが素直である。駆動軸はロボットの構成要素であり，各駆動軸はロボットに属するのであって，「上記複数のロボットの」は，「各駆動軸」の修飾語に過ぎない。
「対応関係」とは，実施例を参酌すれば，対応関係を前提とした何らかのデータを設定することによっても定まるのであり，対応関係を直接的に表すものが存在する必要はない。したがって，ロボットの特定と，そのロボットにおける駆動軸の特定とは，必須ではない。
(イ)対応関係の設定
本件発明１における対応関係は，変更可能に設定される（構成要件１－Ｂ）が，本件明細書１には，対応関係が制御装置内に保存される旨の記載はない。
実施例においても，ドライバーと駆動軸との対応関係を設定する処理の一例として，軸定義フラッグＡＤＦ（以下「ＡＤＦ」という。）が準備段階で予め作成され，制御装置内（各軸属性記憶部）に記憶されることで，対応関係に応じた制御を行う構成を示しており，対応関係そのものが直接的に記憶されているわけではなく，ＡＤＦの設定が，対応関係の設定と等価な機能を果たしている。そして，対応関係の変更は，ＡＤＦの分配設定を変更することにより行われる。
(ウ)設定手段
「設定手段」の例として，実施例では「分配設定手段」が挙げられているが，構成要件１－Ｂではあえて「分配」を落とし，上位概念である「設定手段」の語を用いている。
「設定手段」とは，「上記各ドライバーと上記複数のロボットの各駆動軸との対応関係を変更可能に設定する」ものであり，そのための処理として，具体的にどのようなデータを設定するかについては限定しておらず，当業者が出願時の技術常識に基づき変更可能な範囲を全て含む。
イ構成要件充足性
(ア)「ドライバー」と「複数のロボットの各駆動軸」との対応関係イ号製品は，ドライバーと駆動軸との関係を変更した場合，ドライバーに関わるドライバカードパラメータ，駆動軸の位置検出に関わるエンコーダパラメータ，駆動軸の設定に関わる軸パラメータ（全軸共通パラメータ及び軸別パラメータ）に含まれる各パラメータ（以下「各種パラメータ」という。）を設定し直すことにより，ドライバーと駆動軸との関係に応じて，駆動軸を駆動することができる。
各種パラメータがイ号製品の内部に設定されると，イ号製品は，各ドライバーを制御し，各ドライバーは，自身に対応付けられた駆動軸を駆動することができるから，イ号製品では，各種パラメータの設定が，ドライバーと駆動軸との関係の設定ないしこれと等価な機能を果たしている。
(イ)対応関係の変更可能
イ号製品の取扱説明書には，パラメータの変更を行うことや，任意の軸データを他の軸データに転送できることが記載されており，各種パラメータを変更することにより，ドライバーと駆動軸との関係を変更できることがわかる。
実際，イ号製品は，コントローラに接続するロボットの軸を入れ替えても，各種パラメータを変更することにより，ロボットが稼働する。
(ウ)設定手段
パラメータの設定により，ドライバーと駆動軸との関係を設定することができ，また，パラメータを変更することによって，ドライバーと駆動軸との関係を変更することができる。
具体的には，イ号製品は，ティーチングボックス又はパソコンを接続するためのコネクタを有しており，このコネクタを含むインターフェース部を設定手段として用いることにより，各種パラメータを装置内部に設定することができる。
【被告の主張】
ア構成要件の解釈
(ア)「ドライバー」と「複数ロボットの各駆動軸」との対応関係構成要件１－Ｂの「対応関係」には，ロボットとそれに属する駆動軸の定義（どの駆動軸がどのロボットに属するか）と，ドライバーと駆動軸との対応関係の定義（定義されたロボットの駆動軸をどのドライバーが駆動するか）が含まれる。
前者を定義するためには，複数のロボットにおけるロボットの特定が必要である。原告主張のように，「上記複数のロボットの」という文言を構成要件から除外して解釈することは，特許法７０条１項に違反するものである。
(イ)対応関係の設定
対応関係の設定とは，事前に，複数のロボットについて，そのロボットに属する駆動軸を定義し，各駆動軸を駆動するドライバーを定義することである。
ＡＤＦは，必ずしも１つの対応関係を導くものではないから，対応関係を代替できず，これと等価な機能を果たすものではない。
イ構成要件充足性
(ア)「ドライバー」と「複数のロボットの各駆動軸」との対応関係イ号製品は，本件発明１にいう「複数のロボット」の存在を前提としないから，ロボットの特定を行うこともなく，ロボットの駆動軸の特定を行うこともないのであって，「上記各ドライバーと上記複数のロボットの各駆動軸との対応関係」は存在しない。
また，イ号製品において，各種パラメータは，どの駆動軸がどのロボットに属するのか，どのドライバーがどの駆動軸を駆動するのかという定義を与えるものではなく，ユーザがコントローラとアクチュエータとの組合せを決定した後に，それに応じて，アクチュエータが最も適切に駆動，制御されるように，適切な値が採用されるものである。そして，適切な値を採用するためには，コントローラとアクチュエータとの組合せが先に決まっていなければならないから，各種パラメータがドライバーと駆動軸との関係を設定することはない。
(イ)対応関係の変更可能
別紙「イ号製品説明（被告）」のとおり，イ号製品とアクチュエータの組合せを採用するのはユーザであり，一旦アクチュエータが決まれば，イ号製品とアクチュエータとの組合せは原則的に固定される。そして，固定された組合せはユーザの手元に記録され，ユーザは，この組合せに従って，「ＭＯＶＰ（ポジションNO.）命令」（以下「ＭＯＶＰ命令」という。）で，軸毎に個別に移動を指定する。
したがって，イ号製品の中に「対応関係を変更可能に設定する設定手段」は存在しない。原告の指摘するパラメータの転送機能は，特定の軸についての各軸関連パラメータを，他の軸についての各軸関連パラメータとして記憶する機能であり，既存の軸の範囲内での転送に過ぎない。
(ウ)設定手段
上述のとおり，各種パラメータがドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係を定めるものでないから（前記(ア)），イ号製品は本件構成要件１－Ｂの「設定手段」を備えていないことは明らかである。コネクタを含むインターフェース部を設定手段として用いることをして，「設定手段」を備えているというのであれば，外部機器と接続可能なコンピュータ内蔵の機器は，全て「設定手段」を備えていることになり，原告の主張は不当な拡張である。
(3)構成要件１－Ｃ（上記対応関係の設定に基づいて各ドライバーに対応する駆動軸の属性を示すデータを書き換え可能に記憶する各軸属性記憶部と）
【原告の主張】


イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，「ドライバカードパラメータ，軸パラメータ，エンコーダパラメータを書き換え可能に記憶する記憶部」を有しているから，構成要件１－Ｃを充足する。
ア構成要件の解釈
(ア)駆動軸の属性を示すデータ
「各ドライバーに対応する駆動軸の属性を示すデータ」とは，各ドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係の設定に基づいて，各ドライバーに対応する駆動軸の属性を示すデータのことであり，データが示す属性の種類に限定はない。
また，このデータは，ドライバーと各駆動軸との対応関係（構成要件１－Ｂ）のデータと共用されてもよい。
(イ)被告の主張に対する反論（構成要件１－Ｆとの関係）構成要件１－Ｆは，「駆動軸の属性を示すデータ」が，「移動命令入力手段により入力されたデータ」と照合されることを限定しているに過ぎない。したがって，構成要件１－Ｆを考慮しても，「駆動軸の属性を示すデータ」が，駆動対象軸が所属するロボットを特定し，かつ駆動対象に対応するドライバーを特定する機能をもつものであるとする被告の解釈は，特許請求の範囲の文言を無視して，権利範囲を不当に狭めるものである。
そもそも，本件発明１は，「駆動軸の属性を示すデータ」を有することで，移動命令で駆動対象となっている軸（群）だけを動作させ，それ以外の軸（群）を動作させないという課題解決に成功したものである。したがって，「駆動軸の属性を示すデータ」は，ドライバーと駆動軸との対応関係に応じて設定されるもので，かつ移動命令入力手段により入力されたデータと照合されるものであれば十分であり，ＡＤＦや，駆動軸が所属するロボットを直接的に特定するものに限られない。なお，ＡＤＦの上位２番目及び３番目のビットは，移動命令内容と照合されることによって，駆動対象であるか否かを区別する役割を果たすものであり，ロボットそのものを厳密な意味で特定するものではない。
イ構成要件充足性
(ア)駆動軸の属性を示すデータ（有効軸パターン）イ号製品の全軸共通パラメータの中には「有効軸パターン」があり，駆動軸を接続（使用）しない場合に「０」と入力される。このデータは，ドライバーと駆動軸との関係の設定に基づいて書き換えられる，ＡＤＦの最上位ビットのデータ（駆動対象なしの欄のデータ）に該当するデータである。そして，有効軸パターンのデータは，例えばＭＯＶＰ命令が入力されたときに，これに付随するポジションNO.に登録されているデータと照合される。
したがって，有効軸パターンのデータが「駆動軸の属性を示すデータ」に該当する。
(イ)ロボットの直接的特定（ＧＲＰ命令）
イ号製品には，指定した軸パターンのポジションデータだけを有効にする「ＧＲＰ（軸パターン）命令」（以下「ＧＲＰ命令」という。）が存在し，ＭＯＶＰ命令の駆動対象となるロボット軸を直接的に特定できる。異なるロボットにまたがる軸同士を指定することも可能であるが，ユーザは，通常，ロボット単位の駆動を行おうとするところ，ＧＲＰ命令は，複数の軸をグループ化し，当該グループ毎に制御することによって，これを実現するものである。ＡＤＦの上位２番目及び３番目のビットとＧＲＰ命令は同一の機能を果たすものであり，両者は，予め記憶させておくか（ＡＤＦ），移動命令として入力するか（ＧＲＰ命令）の違いがあるに過ぎない。
ＧＲＰ命令の存在により，ＭＯＶＰ命令において，意図しない軸に座標値を設定した場合でも，ＧＲＰ命令で特定したロボット以外の軸が不必要に動いてしまうことがなく（ロボットの誤作動防止），複数軸同時駆動とされる場合でも，対象ロボットを独立的に駆動させることができ，ロボットの各軸の駆動を個別に指令する必要がないため，移動命令入力処理が複雑になることがなく（移動命令入力処理の簡略化及び誤入力の防止），本件発明１と同一の課題解決効果が発揮できる。したがって，仮に，「駆動軸の属性を示すデータ」の中にロボットを直接的に特定するデータの存在が必須であったとしても，イ号製品は，これと等価な機能を有している。
(ウ)記憶部
イ号製品の「記憶部」は，各種パラメータを書き換え可能に記憶すれば十分であり，これらを既に記憶していてもよい。
【被告の主張】
ア構成要件の解釈
(ア)駆動軸の属性を示すデータ
「各ドライバーに対応する駆動軸の属性」とは，「各ドライバーに対応する複数のロボットの駆動軸の属性」との意味であり，「駆動軸の属性を示すデータ」は，事前にコントローラ内に記憶される，ロボットとそれを駆動するドライバーの定義である。原告自身も，出願過程で提出した意見書に，「駆動軸の属性のデータ（駆動軸がどのロボットに属するか等を示すデータ）」と記載している。
ＡＤＦは，駆動軸の属性を示すデータの実施例であるが，ドライバー毎に作成され，その上位４ビットが駆動対象となるロボット軸の所属（どのロボットに所属するか，所属するロボットが無いか等）を示しており，厳密な意味で，かつ直接的にロボットを特定している。
(イ)構成要件１－Ｂとの関係
構成要件１－Ｃは，構成要件１－Ｂの「対応関係」を引用して，「上記対応関係の設定に基づいて」と記載しているから，対応関係の設定が変更されたときは，当然に駆動軸の属性を示すデータも書き換えられる。両者が別個の処理であることは文脈から明らかであり，「対応関係」と「駆動軸の属性を示すデータ」も同じものではない。
(ウ)構成要件１－Ｆとの関係
構成要件１－Ｆにおいて，「駆動軸の属性を示すデータ」（各属性記憶手段から読み出したデータ）は，移動命令入力手段により入力されたデータと照合され，駆動対象に対応するドライバーを選定するために用いられる。そのため，どこかにドライバーを特定するデータが存在しなければならない。
この点，ＭＯＶＥ命令では，軸選択フラッグＡＳＦ（以下「ＡＳＦ」という。）の下位８ビットが全て「０」とされるので，これに基づいて駆動対象に対応するドライバーを選定することはできない。そして，ＡＳＦと上位４ビットが合致するＡＤＦの下位８ビットにドライバーが指定されているから，これに基づいて駆動対象に対応するドライバーが選定される。


このように，構成要件１－Ｆからの論理的帰結として，ＡＤＦは，駆動対象となるロボット軸の所属，すなわちロボットの特定（上位４ビット）とともに，駆動対象に対応するドライバーの特定（下位８ビット）の機能を持つものとなる。この理解は，「駆動軸の属性を示すデータ」の実施例であるＡＤＦについての，本件明細書１の記述と整合する。したがって，構成要件１－Ｃの「駆動軸の属性を示すデータ」も，上記機能を持つものといえる。
イ構成要件充足性
(ア)有効軸パターンが「駆動軸の属性を示すデータ」でないことイ号製品は，本件発明１にいうロボットを前提とするものではないから，駆動軸がどのロボットに属するかを示すデータを含む「各ドライバーに対応する駆動軸の属性を示すデータ」を有していない。有効軸パターンは，イ号製品にアクチュエータを接続（使用）するかどうかを示すものであり，駆動軸がどのロボットに属するものかを示すデータではない。
仮に，有効軸パターンが，ＡＤＦの最上位ビットのデータ（駆動対象なしの欄のデータ）に該当するとしても，構成要件１－Ｆが予定する，移動命令との照合や，ドライバーの選定は行われない。
(イ)ＧＲＰ命令がロボットを特定しないこと
イ号製品は，本件発明１で解決すべき課題とされている，「アクチュエータの１軸毎の制御」を基本としており，その上で，複数の軸を任意に組み合わせて移動命令を与えることができるようになっている。ＧＲＰ命令も，組み合わせる軸を軸パターンで指定する命令（指定された軸のポジションデータだけを有効にする命令）であって，ロボットを特定する命令ではない。
なお，従来技術においても，ＧＲＰ命令と同様の機能を持つ，各軸を有効化，無効化する命令（ＡＸＯＮ，ＡＸＯＦ命令）は存在した。(ウ)ＧＲＰ命令が駆動軸の属性を示すデータに対応するものでないことイ号製品では，接続するアクチュエータが決まれば，その組合せは原則的に固定され，各アクチュエータを駆動するドライバーも固定される。そして，駆動対象に対応するドライバーは，ＭＯＶＰ命令や，ＧＲＰ命令とＭＯＶＰ命令の組合せによって，直接的かつ一義的に定まる。したがって，ＧＲＰ命令と，移動命令と照合されて初めてドライバーが決定されるＡＤＦ（駆動軸の属性を示すデータ）とを対比することはできない。
また，ＧＲＰ命令は，ユーザがコントローラに入力して記憶されるアプリケーションプログラムの一部であり，事前にコントローラ内に記憶される「駆動軸の属性を示すデータ」とを対比することはできない。
(エ)各軸属性記憶部
イ号製品には対応関係の設定がないから，イ号製品は，対応関係に基づいてデータを書き換え可能に記憶することはなく，「各軸属性記憶部」を有していない。
(4)構成要件１－Ｄ（上記各ドライバーと上記各駆動軸との対応関係に応じてドライバーの処理条件を決定する処理条件決定手段と）
【原告の主張】
イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，「各ドライバーと各駆動軸との対応関係に応じてドライバーの処理条件を決定する処理条件決定手段」を有するから，構成要件１－Ｄを充足する。
ア構成要件の解釈
(ア)ドライバーの処理条件
処理条件となるデータは，「制御パターンを定める条件式等」であり，条件式だけでなく，これに類するデータも含まれる。
そして，制御パターンは，加速度や最高速度を定めるために使用されるものであるから，処理条件には，ロボット軸（駆動軸）の制御に使用される，速度，加速度，減速度等の数値も含まれる。
(イ)処理条件の決定
「上記各ドライバーと上記各駆動軸との対応関係に応じてドライバーの処理条件を決定する」とは，複数の対応関係を考慮して複数のドライバーの処理条件を予め用意しておき，そこから対応関係に応じた適切な１つの処理条件を読み出して決定することである。これにより，対応関係が変更された場合でも，変更後の対応関係に適合した適切な処理条件を自動的に得られる。
そのため，実施例では，ドライバーと駆動軸との１対１の対応関係に対し，それぞれ１つの処理条件が定められており，複数の対応関係を考慮して，全ての対応関係に応じたドライバーの処理条件を，処理条件記憶部に予め記憶させておき，その処理条件のデータの中から，ドライバーと駆動軸との１対１の対応関係に応じた１つのデータを，自動的に読み出している。
イ構成要件充足性
(ア)処理条件の決定
イ号製品は，ポジションデータを記憶する記憶部を有しており，複数種類のポジションデータを記憶できる。
そのため，複数の対応関係を考慮して，複数のユーザプログラムを作成しておけば，特定の対応関係に対して作成されたユーザプログラムが入力されると，当該対応関係に対して作成されたポジションデータが記憶部から読み出され，当該対応関係に応じてドライバーの処理条件が決定される。また，対応関係の組合せが変更された場合でも，これに応じてユーザプログラムを変更すれば，適切な処理条件の決定を，同様に行うことができる。
つまり，イ号製品では，本件発明１の実施例と同様，複数の対応関係（ドライバーと複数のロボットの駆動軸との対応関係）を考慮して，その対応関係の全てについてドライバーの処理条件を用意しておき，対応関係に応じた適切な一つの処理条件を選定している。
(イ)処理条件決定手段
イ号製品の処理条件決定手段は「命令解析部」であり，ＭＯＶＰ命令を入力すれば，命令解析部が，ドライバーと駆動軸との対応関係に応じた適切な処理条件を決定する。
また，ドライバーと駆動軸との対応関係が変更された場合でも，ＭＯＶＰ命令で指定するポジションNO.を変更しさえすれば，そのポジションNO.に基づき，変更後の対応関係に応じた適切な一つの処理条件が，命令解析部により自動的に読み出される。
【被告の主張】
ア構成要件の解釈
(ア)ドライバーの処理条件
本件明細書１によると，「処理条件」とは「制御パターンを定める条件式等」であるから，少なくとも，速度，加速度，減速度等の数値ではないと考えられる。
(イ)処理条件決定手段
「処理条件決定手段」は，当然，自動的に処理条件を決定する手段である。
対応関係に応じて処理条件を決定するためには，予め，全ての対応関係（ドライバーと複数のロボットの駆動軸との対応関係）を考慮して，その対応関係の全てについてドライバーの処理条件を用意し，処理条件記憶部に記憶しておく必要があり，処理条件記憶部から処理条件を選定する構成が必要である。
イ構成要件充足性
(ア)対応関係
イ号製品は，本件発明１にいうロボットを前提としないから，各ドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係を意味する「各ドライバーと各駆動軸との対応関係」は存在しない。
(イ)処理条件


「処理条件」は，処理条件記憶部に記憶された処理条件の中から「上記各ドライバーと上記各駆動軸との対応関係に応じて」選定するものであるが，ポジションデータ中の速度，加速度，減速度は，対応関係とは無関係であるから，「処理条件」には当たらない。
また，「処理条件」は，具体的数値を指すものではないから，速度，加速度，減速度は，処理条件には当たらない。
(ウ)処理条件決定手段
イ号製品では，アクチュエータの接続の切り換え毎に，それらのアクチュエータを適切に制御するように，パラメータの書込みを行う必要があり，アクチュエータ軸とドライバーとの接続は固定的に定まっている。したがって，イ号製品は，対応関係の変更という前提を有しておらず，処理条件も全ての対応関係に応じて予め記憶されることはなく，全ての対応関係に応じたドライバーの処理条件を記憶する処理条件記憶部を備えていない。
そのため，イ号製品は，処理条件決定手段を有していない。
(エ)対応関係に応じていないこと
イ号製品のユーザプログラムは，イ号製品とアクチュエータとの固定された組合せを前提に，アクチュエータにユーザの希望する動作を行わせるためのものであるから，ユーザプログラムに付随するポジションデータも，上記組合せを前提に，ユーザ自ら希望するアクチュエータの動作を記述するものである。したがって，複数の対応関係に応じて，予めいくつものパターンを用意しておくことはない。
また，ポジションデータ中の速度，加速度，減速度は，ＭＯＶＰ命令等により駆動されるアクチュエータの速度，加速度，減速度を記述したものであるから，命令ごとに異なる値が記述されることも許容され，１つのアクチュエータ軸について，複数種類の速度，加速度，減速度が記述されてよい。すなわち，イ号製品では，同一の対応関係について異なった処理条件が定められることもあり，ドライバと駆動軸との１対１の対応関係に対し，１つの処理条件が定められるものではない。(5)構成要件１－Ｅ（駆動すべきロボットおよび駆動軸を特定する駆動対象指定と移動位置を特定する移動位置指定とを含む移動命令を示すデータを入力する移動命令入力手段と）
【原告の主張】
イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，「駆動すべきロボットおよび駆動すべき軸を指定する指令と当該指定されたロボットおよび軸の移動位置を特定する移動位置指定とを含むＭＯＶＰ命令を入力するための移動命令入力手段」を有するから，構成要件１－Ｅを充足する。
ア構成要件の解釈
「駆動すべきロボットおよび駆動軸を特定する」移動命令としては，制御装置内にロボットを識別するデータ（ロボット同士を対比した上で駆動対象を選択するデータ）が入力される必要はなく，ロボットを特定するデータ（駆動ロボットを特定するデータ）が入力されれば十分である。
イ構成要件充足性
(ア)駆動すべきロボットの指定（ロボットを特定するデータ）ＭＯＶＰ命令のポジションデータは，駆動される駆動軸の目標位置データ（各軸の欄）を含み，この目標位置データの有無により駆動される駆動軸が特定され，特定された駆動軸の組合せにより，結果としてロボットが特定される。
さらに，イ号製品では，ＧＲＰ命令を入力することで，駆動すべきロボットを直接的に特定することができ，ＧＲＰ命令は，ＡＤＦの上位２番目及び３番目のビットと同一の機能を有している。
そして，上記目標位置データに対応する位置に，当該駆動軸が移動する。
よって，ＭＯＶＰ命令は，「駆動すべきロボットおよび駆動すべき軸を指定する指令と当該指定されたロボットおよび軸の移動位置を特定する移動位置指定とを含む移動命令」である。
(イ)移動命令入力手段
イ号製品は，ティーチングボックス又はパソコンと接続するためのコネクタを有しており，このコネクタを用いてＭＯＶＰ命令等を入力することが可能であるから，ティーチングボックス又はパソコンを，移動命令入力手段として使用可能である。
【被告の主張】
ア構成要件の解釈
(ア)ロボットの識別
本件発明１は複数のロボットを制御する装置であるから，移動命令の中に，駆動軸を特定する情報に加えて，複数のロボットからロボットを特定する情報が必要になる。複数のロボットは，ＡＤＦの上位４ビットで識別される。
本件明細書１にも，ＡＤＦの上位４ビットが，メインロボットとサブロボットの識別に関する情報を示していることが記載されている。
(イ)他の構成要件との関係
本件発明１のＭＯＶＥ命令は，その命令によって定まるロボットの全ロボット軸を駆動対象とするものであるが，駆動軸は特定しない。そして，コントローラに接続される複数のロボットの軸数，組合せ等が変更された場合には，ＭＯＶＥ命令によって駆動されるロボット軸も変わる。そのため，本件発明１では，予めドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係を変更可能に設定できるようにしておき（構成要件１－Ｂ），移動命令入力手段により入力されたデータと各属性記憶手段から読み出したデータとの照合に基づき，移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを移動命令判別手段により選定する（構成要件１－Ｆ）ようにしている。
イ構成要件充足性
(ア)移動命令
イ号製品は，本件発明１にいうロボットを前提としないから，それを特定するデータは存在しない。ＭＯＶＰ命令のポジションNO.は，各軸の座標値，速度，加速度，減速度を記述したポジションデータを指定し，ポジションデータ中の座標値は，駆動すべきアクチュエータ軸（駆動軸）を特定するが，駆動すべきロボットは特定しない。ＭＯＶＰ命令は，駆動対象を軸毎に個別に指定するもので，その点では，本件発明１のＤＲＩＶＥ命令と同じ概念のものである。
また，イ号製品では，駆動すべき軸が指定されれば，それに応じてその軸を駆動すべきドライバーが一義的に定まるから，移動命令判別手段により選定されることが必要な移動命令は存在しない。
(イ)移動命令入力手段
イ号製品にティーチングボックス又はパソコンは含まれていないから，イ号製品は移動命令入力手段を有していない。
(ウ)原告の主張に対する反論（ロボットの特定）ＭＯＶＰ命令で指定された駆動軸をロボットとして括れば，その結果としてロボットを指定することになるが，本件発明１は，ロボットの概念を前提として目的的に構想されており，「結果としての指定」というものはない。
仮に，駆動軸の組合せによりロボットが特定されることになれば，ＭＯＶＰ命令が読み出される毎に，命令実行中の短い間だけ，構成の異なるロボットが次々と出現することになる。


(6)構成要件１－Ｆ（上記移動命令入力手段により入力されたデータと上記各属性記憶手段から読み出したデータとの照合に基づき，上記移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する移動命令判別手段と）
【原告の主張】
イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，「移動命令入力手段により入力されたデータと記憶部から読み出したデータとの照合に基づき，移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する移動命令判別手段」を有しているから，構成要件１－Ｆを充足する。
ア構成要件の解釈
(ア)上記移動命令入力手段により入力されたデータ「上記移動命令入力手段により入力されたデータ」は，文脈上，移動命令入力手段により入力された「駆動すべきロボットおよび駆動軸を特定する駆動対象指定と移動位置を特定する移動位置指定とを含む移動命令を示すデータ」を意味する。したがって，駆動すべきロボット及び駆動軸を特定できれば，移動命令の中にドライバーを一義的に特定するデータが含まれていても支障はなく，ロボット単位の命令である必要もない。
実際，実施例のＤＲＩＶＥ命令は，ロボット軸を駆動対象とする個別駆動の命令である。
(イ)上記各属性記憶手段から読み出したデータ
「上記各属性記憶手段から読み出したデータ」とは，「上記対応関係の設定に基づいて各ドライバーに対応する駆動軸の属性を示すデータ」であって，「駆動軸がどのロボットに属するかを示すデータ」に限定されない。
ＡＤＦの最上位ビットも，前者には該当するが，後者には該当しない。
イ構成要件充足性
(ア)イ号製品との対比
構成要件１－Ｆとイ号製品とを対比すると，「移動命令入力手段により入力されたデータ」にはＭＯＶＰ命令等の入力が，「記憶部から読み出したデータ」には記憶部に記憶されている軸属性データが，「移動命令を判別して」には例えばＭＯＶＰ命令を判別することが，それぞれ該当する。
(イ)駆動対象に対応するドライバーの選定
イ号製品では，ＭＯＶＰ命令のポジションデータ（各軸の座標値データの有無）により，駆動軸を特定することでロボットを特定できるし，ＧＲＰ命令により，駆動対象となるロボットを直接的に特定できる。また，イ号製品では，記憶部から読み出した有効軸パターンのデータと，読み出したポジションデータ中の各軸の座標値データの有無とを照合し，有効軸パターンのデータが「１」で，かつ座標値データのある軸を，ＭＯＶＰ命令の駆動対象として判別し，判別した駆動対象に対応するドライバーを選定している。
さらに，イ号製品では，記憶部から読み出した有効軸パターンのデータと，ＧＲＰ命令により指定された軸パターンのデータとを照合し，その両方で有効に設定されているロボットの駆動軸を，ＧＲＰ命令及びＭＯＶＰ命令の駆動対象として判別し，判別したロボットの駆動軸に対応するドライバーを，駆動すべきドライバーとして選定している。
【被告の主張】
ア構成要件の解釈
本件発明１では，ロボットの軸数，組合せ等が変わったときは，ドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係も変更され，同一の移動命令が与えられても，制御されるドライバーが変わる。ところが，ＭＯＶＥ命令からは，ロボットの全軸を駆動するためのドライバーがどれであるのかは分からない。そのため，駆動すべきロボットを特定する「移動命令」と，駆動軸がどのロボットに属するかを示す「駆動軸の属性を示すデータ」の照合により，「駆動対象」すなわち複数のロボットの中の特定のロボットの特定の駆動軸に対応するドライバーが選定される。
仮に，移動命令の中にドライバー（又はそれに一義的に対応する軸）を一義的に特定するデータが含まれているならば，移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する必要はない。移動命令によっては駆動対象に対応するドライバーが一義的に定まらないからこそ，移動命令判別手段が必須となるのである。なお，ＤＲＩＶＥ命令は従来技術であって，本件発明１の実施例（構成要件１－Ｅにいう「移動命令」）ではない。
イ構成要件充足性
(ア)イ号製品との対比
ＭＯＶＰ命令は，駆動すべきロボットを特定するデータを含まないから，イ号製品には「移動命令入力手段により入力されたデータ」は存在しない。また，イ号製品は，本件発明１にいうロボットを前提としないから，駆動軸がどのロボットに属するかを示すデータを含む「駆動軸の属性を示すデータ」は存在せず，「各属性記憶手段から読み出したデータ」も存在しない。
したがって，イ号製品は，これらのデータを照合することがなく，「移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する移動命令判別手段」も有していない。
(イ)移動命令判別手段が不要であること
イ号製品では，ＭＯＶＰ命令に対応するポジションデータ中には各軸の座標値が含まれ，この座標値の有無によって駆動すべきアクチュエータ軸が定まる。そして，アクチュエータ軸が定まれば，それに対応するドライバーは固定的に決まっているから，駆動対象に対応するドライバーは一義的に定まる。
したがって，イ号製品では，移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する必要がない。
(7)構成要件１－Ｇ（上記移動命令判別手段により選定されたドライバーにつき，上記処理条件決定手段により決定される処理条件と上記移動命令で指定される移動位置とに基づいて処理内容を求め，この処理内容に従ってドライバーを制御する制御手段とを備えた）
【原告の主張】
イ号製品の「処理内容」とは，ドライバーが対応する駆動軸を駆動するために処理する内容を意味する。
そして，イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり，移動命令判別手段により選定された，制御すべきドライバーについて，ポジションデータの中から特定のポジションNO.を指定することで決定する処理条件と，駆動対象指定と移動位置指定とを含む移動命令とに基づいて，駆動対象軸に対応するドライバーの処理内容を求め，この処理内容に従ってドライバーを制御している。
したがって，イ号製品は，「移動命令判別手段により選定されたドライバーにつき，処理条件決定手段により決定される処理条件と移動命令で指定される移動位置とに基づいて処理内容を求め，この処理内容に従ってドライバーを制御する制御手段とを備えた」ものであって，構成要件１－Ｇを充足する。
【被告の主張】
構成要件１－Ｆ，１－Ｄで述べたとおり，イ号製品は，「移動命令判別手段」も「処理条件決定手段」も備えておらず，これら両手段の存在を前提とする「制御手段」も備えていない。
イ号製品の制御部は，位置指令生成と位置制御を行うものである。(8)構成要件１－Ｈ（ことを特徴とする複数ロボットの制御装置）
【原告の主張】


イ号製品は，別紙「イ号製品説明（原告）」のとおり「複数ロボット」を前提としており，「複数ロボットの制御装置」である。
【被告の主張】
構成要件１－Ａで述べたとおり，イ号製品は「複数ロボットの制御装置」ではない。
2争点２－１（本件特許１は，旧特許法３６条４項［実施可能要件］違反，同条５項１号［サポート要件］違反の無効理由を有しており，特許無効審判により無効とされるべきものか）について
【被告の主張】
(1)実施可能要件違反
構成要件１－Ｂ（上記各ドライバーと上記複数のロボットの各駆動軸との対応関係を変更可能に設定する設定手段と）について，本件明細書１の発明の詳細な説明には，当業者が容易に実施できる程度に発明の構成が記載されていない。
ア設定手段
本件明細書１の図２に示される分配設定手段が，構成要件１－Ｂの「設定手段」に対応すると考えられるが，その具体的構成例についての説明はない。
原告が分配設定手段に係る具体的な機能の説明であるとする記載は，ＡＤＦに関する記載であるところ，ＡＤＦは「対応関係」と同じものではない。
イ対応関係の設定
分配設定手段によって設定されるドライバーとロボット軸との対応関係も，コンピュータ（コントローラ）による具体的な「設定のための処理」によって，コンピュータ内のどこかに設定されていなければならない。また，対応関係を表す何物か（例えばデータ）が，コンピュータ内のどこかに存在しなければならない。
しかしながら，発明の詳細な説明には，上記「設定のための処理」は記載されていないし，その処理を表すフローチャートも開示されていない。また，ドライバーとロボット軸との対応関係を例示すると説明されている図５について，メモリ内のデータを示すものであるとの説明はない。そして，ドライバーとロボット軸との対応関係が，コンピュータ（コントローラ）内のどこに，どのような形態で設定されているのかについての説明もない。
ウ変更可能に設定する設定手段
発明の詳細な説明には，「変更可能に設定する」のはユーザなのか，設定手段（分配設定手段）なのか，説明がない。
そして，設定された対応関係が何によって具現化されるのかが不明であり，そのような対応関係を「変更可能に設定する設定手段」の具体的構成も不明である。
(2)サポート要件違反
前記(1)のとおり，本件明細書１の発明の詳細な説明には，分配設定手段に関し，当業者が容易に実施をすることができる程度に発明の構成が記載されておらず，構成要件１－Ｂをサポートする記載がない。
【原告の主張】
(1)実施可能要件違反がないこと
ア設定手段
本件明細書１には，【００１７】に，「ドライバーとロボット軸との対応関係の設定手段である分配設定手段４１」との記載があり，【００１８】に，「上記各軸属性記憶部４６には，各ドライバーに対応するロボット軸の属性が図３に示すような軸定義フラッグＡＤＦとして記憶されており，これによって前記分配設定手段４１の機能が果たされるようになっている。」との記載があり，【００１９】に，８つのドライバーを有するコントローラにおいて，うち５つのドライバーがメインロボットに属する駆動軸の制御を担い，うち２つのドライバーがサブロボットに属する駆動軸の制御を担うように対応関係が設定された例を挙げて，ＡＤＦについての説明が記載されている。
このように，本件明細書１の発明の詳細な説明には，「設定手段」の一例として分配設定手段が記載され，その具体的な機能について説明されていることから，「設定手段」の具体的構成例が明らかである。
イ対応関係の設定
本件明細書１【００１９】では，ＡＤＦについて，下位８ビットが各ドライバー自身を区別し，上位４ビットが駆動軸の所属を示すとされ，その他２ビットが対応関係に応じた処理のためのものとして例示されている。したがって，ＡＤＦのように，各ドライバー自身を区別し，各ドライバーに対する駆動軸の属性を示すビット等を含むデータが設定されることが，各ドライバーと複数ロボットの各駆動軸との対応関係が設定される例として理解される。
ウ変更可能に設定する設定手段
本件明細書１には，【００１０】に，「上記構成によると，準備段階で上記各ドライバーと上記各駆動軸との対応関係が設定され，コントローラに接続される複数のロボットの軸数，組合せ等に変更があった場合は，この設定において対応関係が調整される。」との記載があり，【００２０】に，「このような軸定義フラッグＡＤＦは，準備段階で予め設定され，ドライバーとロボット軸との対応関係が変更された場合は，それに応じて書き換えられる。」との記載がある。したがって，各ドライバーと各駆動軸との対応関係を設定する処理として，準備段階で，例えばＡＤＦのような，ドライバー自身を区別するビットや各ドライバーに対する駆動軸の属性を示すビットを含むデータが設定されることがわかる。
ＡＤＦの設定とは，ＡＤＦが作成されてコントローラ内のメモリ（各軸属性記憶部）に書き込まれることであり，「変更可能に」とは，ロボットの組合せ等に変更があった場合には，それに応じた新たな対応関係に基づくデータが作成され，コントローラ内のメモリに書き込まれることで変更できるという意味である。そして，コントローラ内のメモリにデータを書き込むこと自体は，ごく一般的な技術であるから，当業者であれば，発明の詳細な説明の記載から，容易に理解し実施することができる。
(2)サポート要件違反がないこと
前記(1)のとおり，本件明細書１の発明の詳細な説明には，構成要件１－Ｂをサポートする記載がある。
3争点２－２（本件特許１は，旧特許法３６条５項２号違反［明細書記載不備］の無効理由を有しており，特許無効審判により無効とされるべきものか）につ
いて
(1)構成要件１－Ｂ（上記各ドライバーと上記複数のロボットの各駆動軸との対応関係を変更可能に設定する設定手段と）
【被告の主張】
前記２で述べたとおり，本件明細書１の発明の詳細な説明からは，構成要件１－Ｂに記載の事項を明確に把握することはできない。
【原告の主張】
前記２で述べたとおり，構成要件１－Ｂに記載の事項は明確に把握できる。(2)構成要件１－Ｃ（上記対応関係の設定に基づいて各ドライバーに対応する駆動軸の属性を示すデータを書き換え可能に記憶する各軸属性記憶部と）
【被告の主張】
ア対応関係
前記２で述べたとおり，構成要件１－Ｂの「対応関係」の実体は不明であるから，「上記対応関係の設定に基づいて」を明確に把握することはできない。
イ対応関係に基づく記憶


「上記対応関係の設定に基づいて」がどこにかかるのか理解できない。仮に，「データを書き換え可能に記憶する」にかかるとすると，各軸属性記憶部が主体的にデータを書き換え可能に記憶するという意味になるのか，記憶部が書き換え可能に記憶するとはどのような意味なのか，不明である。原告の主張によれば，データが設定される処理と，各軸属性記憶部に当該データが記憶されることとは，全く別個の処理のようであるが，ＡＤＦのようなデータを設定する処理と，当該データを記憶する処理とはどのように異なるのか，ＡＤＦのようなデータを設定する処理とは，具体的にどのような処理を意味するのか，本件明細書１には説明されていない。
【原告の主張】
ア対応関係
前記２で述べたとおり，構成要件１－Ｂの「対応関係」の実体は，本件明細書１の記載から明確であるから，「上記対応関係に基づいて」も，明確に把握することができる。
イ対応関係に基づく記憶
「上記対応関係の設定に基づいて」は，「データを書き換え可能に記憶する」にかかることが明らかである。
実施例では，準備段階で各ドライバーと各駆動軸との対応関係を設定する処理として，ＡＤＦのような，ドライバー自身を区別するビット及び駆動軸の所属を特定するビットを含むデータ（本件明細書１の【００１８】，【００１９】，図３等参照）が設定されており，コントローラによりそのようなデータが設定されるという処理が，設定手段としての機能を果たすものである。
したがって，「上記対応関係の設定に基づいて‥‥データを書き換え可能に記憶する」とは，コントローラにより，ＡＤＦのようなドライバー自身を区別するビットや駆動軸の所属を特定するビットを含むデータが設定されるという処理に基づき，各軸属性記憶部に当該データが記憶されるということであり，不明な点はない。
(3)構成要件１－Ｄ（上記各ドライバーと上記各駆動軸との対応関係に応じてドライバーの処理条件を決定する処理条件決定手段と）
【被告の主張】
アドライバーの選定
処理条件を選定する処理をするためには，その前提としてドライバーを選定することが必要である。
したがって，構成要件１－Ｄは，その構成要件内において，ドライバーの選定が規定されていなければ理解できないが，ドライバーの選定それ自体は，本件特許１の出願時点において，技術常識であったとも自明であったともいえない。そのため，ドライバーの選定に関し何ら規定していない構成要件１－Ｄの表現では，本件発明１を明確に把握することはできない。
イ処理条件決定手段
本件明細書１では，処理条件決定手段が各ドライバーと各駆動軸との対応関係に応じてドライバーの処理条件を決定するために，分配記号，ＥＸテーブル及び処理条件記憶部が必要とされている。また，分配記号及びＥＸテーブルを用いない場合には，それに代わる何らかのリンクデータ（ＡＤＦと処理条件記憶部とをリンクするデータ）が必要となる。しかしながら，構成要件１－Ｄはこれらに言及していないところ，これらは本件特許１の出願時において技術常識であるとも自明であるともいえないので，特許を受けようとする発明が明確に把握できない。また，前記２のとおり，構成要件１－Ｂの「設定手段」はその実体が不明であるから，設定手段によって設定される「上記各ドライバーと上記駆動軸との対応関係に応じて」，どのように「ドライバーの処理条件を決定する」のかも不明である。
【原告の主張】
アドライバーの選定
「ドライバーの処理条件」という文言自体，駆動対象に対応するドライバーの存在を前提としているところ，駆動対象に対応するドライバーの選定については，構成要件１－Ｆに「移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する」と規定され，構成要件１－Ｇに「上記移動命令判別手段により選定されたドライバーにつき，上記処理条件決定手段により決定される処理条件と上記移動命令で指定される移動位置とに基づいて処理内容を求め，この処理内容に従ってドライバーを制御する制御手段」と規定されている。
本件発明１は装置発明であって方法発明ではないから，構成要件を時系列的に記載する必要はないところ，上記各構成要素間の関係及び文言から，構成要件１－Ｄは，移動命令判別手段により選定されたドライバーの処理条件を決定することが明白である。
イ処理条件決定手段
処理条件決定手段は，本件発明１の目的との関係では，対応関係に応じた処理条件を読み出すことができさえすればよいのであって，分配記号及びＥＸテーブルを用いた処理条件の決定方法は，実施例にすぎない。したがって，構成要件１－Ｄが，分配記号及びＥＸテーブルに言及していないのは，当然である。
(4)構成要件１－Ｆ（上記移動命令入力手段により入力されたデータと上記各属性記憶手段から読み出したデータとの照合に基づき，上記移動命令を判別して駆動対象に対応するドライバーを選定する移動命令判別手段と）
【被告の主張】
「上記各属性記憶手段」に「上記」とあるが，それよりも上に「各属性記憶手段」との文言は存在せず，不明瞭である。
【原告の主張】
「上記各属性記憶手段」は，当然に，構成要件１－Ｃの「各軸属性記憶部」を意味する。
このことは，本件明細書１の「上記各軸属性記憶部４６には，各ドライバーに対応するロボット軸の属性が図３に示すような軸定義フラッグＡＤＦとして記憶されており，」との記載（【００１８】），「そして，前記移動命令判別手段４４により，上記軸選択フラッグＡＳＦと軸定義フラッグＡＤＦとの照合等に基づいて移動命令が判別されるようになっている。」との記載（【００２４】）から明らかである。
4争点３（ロ号製品は，本件発明２の構成要件２－Ｅを充足するか）について
【原告の主張】
(1)文言侵害
ロ号製品の構成は，別紙「ロ号製品説明（原告）」のとおりであり，構成要件２－Ｅ（上記可動ブロックには，その一側部に，ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに，このヘッド配置側とは反対側の側面部に，多数の放熱フィンが形成されている）を充足する。
ア可動ブロックにおけるヘッドの配置
ロ号製品においては，被ガイド部に相当する可動部本体下部の一側部にヘッドが配置されており，可動ブロックの一側部にヘッドが配置されている。
また，上記ヘッドの位置は，コイルハウジング部分の側方近傍部分といえるから，「可動ブロック」がコイルハウジング部分のみを意味するとしても，可動ブロックの一側部にヘッドが配置されている。
イ放熱フィンの形成
ロ号製品は，ヘッド配置側とは反対側の側面部に多数の放熱フィンが形成されている一方，ヘッド配置側に放熱フィンは存在しない。なお，ロ号製品における，ヘッド配置側の上部にある板状の突出部分は，配線を固定するために設けられたもので，放熱フィンではない。
ウ被告の主張に対する反論


本件発明２とロ号製品とは，剛性の低下や雰囲気温度の変化に基づく放熱フィンによる悪影響がヘッドに及ぶことを回避する点で，技術思想を共通にしている。
ロ号製品における，可動部本体上部と可動部本体下部の間に断熱プレートを介在させ，かつ空間も設ける構成は，本件発明２を前提とした付加的構成にすぎない。
(2)均等侵害
ロ号製品は，被ガイド部に相当する可動部本体下部にヘッドが取り付けられているため，構成要件２－Ｅを文言侵害していないとしても，均等侵害している。
ア本質的部分でないこと
本件発明２の本質的部分は，ヘッド配置側とは反対側の側面部に多数の放熱フィンが形成されている構成によって，放熱フィンによる悪影響（剛性の低下及び放熱量の変動で生じる温度変化）がヘッドに及ぶことを回避する点にある。
したがって，ヘッドの取付位置が，本件発明２では可動ブロック（コイルハウジング部分）の一側部であり，ロ号製品では被ガイド部であることは，本件発明２の本質的部分とは無関係である。
イ置換可能性
ロ号製品では，ヘッド配置側とは反対側の側面部に多数の放熱フィンが形成されている。
そのため，被ガイド部に相当する可動部本体下部にヘッドが配置されたとしても，放熱フィンによる悪影響がヘッドに及ぶことを回避するという本件発明２の目的を達することができ，同一の作用効果を奏する。
ウ置換容易性
ヘッドの取付位置を，可動ブロック（コイルハウジング部分）の一側部にするか（本件発明２），被ガイド部にするか（ロ号製品）は，上下の位置の違いにすぎないし，ヘッドを被ガイド部に配置することについて，特段の阻害要因もない。
したがって，当業者は，ロ号製品の製造時，両者の相違点を置換することに容易に想到し得た。
エ容易推考でないこと
ロ号製品が，本件特許２出願時の公知技術と同一であるとか，公知技術から容易に推考できたという事情は存在しない。
オ意識的除外でないこと
本件特許２の出願手続上，ロ号製品の構成について，本件発明２の技術的範囲から意識的に除外したなどの事情は存在しない。
【被告の主張】
(1)文言侵害について
アロ号製品の技術的思想
ロ号製品の構成は，別紙「ロ号製品説明（被告）」のとおりであり，その設計思想は，駆動部のハウジングにヘッドを取り付けると，熱の影響によって位置検出精度が低下するおそれが高いことから，リニアガイド部中の被ガイド部にヘッドを設けた上で，駆動部との間に断熱プレートを介在させ，かつ空間も設けて，発熱する駆動部からリニアガイド部を断熱することにより熱問題を根本的に解決する点にある。したがって，ロ号製品は，同じ熱問題という課題を解決する上で，本件発明２とは技術的思想が根本的に異なる。
また，ロ号製品では，ヘッド及びリニアスケールの双方をリニアガイド部に取り付ける構成を採用することにより，精密な位置検出を可能にするという技術的効果が存在する。
イ非充足であること
ロ号製品における，ヘッド配置側の上部にある板状の突出部分は，一部において配線を支持する機能を果たしてはいるものの，放熱フィンであり，ロ号製品には，ヘッド配置側にも放熱フィンが存在する。また，ロ号製品において，ヘッドの熱問題に対処するための構成は，リニアガイド部中の被ガイド部にヘッドを設けた上で，駆動部との間に断熱プレートを介在させ，かつ空間も設けて，発熱する駆動部からリニアガイド部を断熱する構成であり，ハウジングにおけるフィンの構成ではない。
(2)均等侵害について
ア本質的部分であること
本件発明２は，駆動部の構成要素である可動ブロックの一側部にヘッドを取り付けるという，駆動部における熱的影響がヘッドに大きく影響する構成を前提として，駆動部内で熱問題の解決（ヘッドに対する熱的影響の緩和）を図っている。そのため，ヘッド配置側とは反対側の側面部に多数の放熱フィンを形成している。
これに対し，ロ号製品は，リニアガイド部中の被ガイド部にヘッドを設けた上で，駆動部との間に断熱プレートを介在させ，かつ空間も設けて，発熱する駆動部からリニアガイド部を断熱することにより，熱問題を解決している。
そして，本件発明２の構成を，ロ号製品のような構成に置き換えれば，本件発明２の技術的思想とは別個の技術的思想に基づくものになるから，上記相違部分は本質的部分である。
イ置換可能でないこと
ロ号製品は，駆動部に対して断熱プレート及び空間を挟んで離間した場所に設けられたリニアガイド部の被ガイド部にＭＲ検出ヘッドを取り付けており，そもそも駆動部からの熱的影響を大きく受けない構成になっているから，本件発明２と同一の作用効果を奏しない。
そのため，本件発明２について，ヘッドの取付位置に係る相違点をロ号製品の構成に置き換えた場合には，特許発明の目的を達することはできず，同一の作用効果を奏することもできない。
ウ置換容易でないこと
前記アのとおり，本件発明２とロ号製品とでは，技術的思想が全く異なり，相違部分を置き換えれば別個の技術的思想になってしまうから，置換容易であったということはできない。
5争点４（本件特許２は，進歩性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効にされるべきものか）について
【被告の主張】
本件発明２は，各引用例及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであり，同法１２３条１項２号により無効とされるべきものである。
(1)本件発明２－１に係る無効理由１
ア引用例１a   ないし１c
本件特許２の出願（平成１５年５月１４日）前の２００２年（平成１４年）に頒布された米国法人Copley   ControlsCorp.（以下「Copley社」という。）のリニアモータ（ThrustTubeModules）のカタログ（乙Ｂ２の別紙２。以下「引用例１a」という。）には，永久磁石を軸方向に配列したシャフト状のステータ部を有するリニアモータの構造が掲載されており，このリニアモータは本件発明２－１のリニアモータ式単軸ロボットに相当する。また，本件特許２の出願前に頒布され，引用例１aと同じ内容を示すものとして，２００１年（平成１３年）に頒布された，英国法人LinearDrivesLimitedのリニアモータのカタログ（乙Ｂ３。以下「引用例１b」という。），２００２年（平成１４年）に頒布された，ＴＨＫ株式会社のリニアモータアクチュエータ，ロッドタイプのカタログ（乙Ｂ４。以下「引用例１c」という。）がある。
引用例１aないし１cのリニアモータにはベースがあり，ベースにはハウジングが移動可能に取り付けられており，ハウジングの内周部にはコイルが内装されている。
(ア)頒布時期（特許法２９条１項３号前段）


引用例１a，１bには発行年のみが記載されているから，遅くともその年の末日までには発行されたものと推定され，引用例１aは２００２年（平成１４年）の末日に，引用例１bは２００１年（平成１３年）の末日に，それぞれ発行されたものと推定される。また，引用例１cには，「20021013Printed    inJapan」との記載があるから，２００２年（平成１４年）１０月１３日に発行されたものと推定される。また，引用例１aには，カタログを入手したユーザが，後にウェブサイト上で閲覧することを考慮した「www.copleymotion.com」の表示があるところ，ウェブサイトでの閲覧可能時期（後記(イ)）からして，本件特許２の出願前に頒布された刊行物であることがわかる。さらに，Copley社のウェブサイトに掲載の，引用例１aに係るＭ２５タイプとＭ３８タイプの各モジュール据付け寸法図（乙Ｂ２の別紙３，４。以下「各寸法図」という。）には，いずれも「Issue（20.01.03）」との記載があり，２００３年（平成１５年）１月２０日に発行されたものと推定される。
(イ)利用可能性（特許法２９条１項３号後段）
引用例１aは，本件特許２の出願前の２００２年（平成１４年）９月には，copley社のウェブサイト上に公開されていて，閲覧可能な状態にあった。
また，各寸法図も，「DR00001」，「DR00002」の名称でＰＤＦファイル化され，本件特許２の出願前の２００２年（平成１４年）２月には，copley社のウェブサイト上に公開されていて閲覧可能であった。さらに，各寸法図の以前のバージョンに係る，「DR0001」，「DR0002」という名称のＰＤＦファイルも，２００２年（平成１４年）１０月１７日又は同年１１月２１日には閲覧可能であった。
(ウ)構成要件２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｇ１
原告は，引用例１aに，構成要件２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｇ１に相当する構成が開示されていることを認めている。
(エ)構成要件２－Ｃ（上記可動部材には，ステータ部を囲繞するコイルを装備して，上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと，この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって）
引用例１aないし１cと構成要件２－Ｃとを対比すると，コイルは「ステータ部を囲繞するコイル」に相当し，ハウジングは「上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロック」に相当する。さらに，ハウジングの上端部は，「MountingSurface」と記されており，テーブルそのものとして使用されるか，テーブルが取り付けられて各種機器が搭載される。したがって，「この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブル」に相当する構成は，引用例１aないし１cに実質的に記載されている。
(オ)構成要件２－Ｅ（上記可動ブロックには，その一側部に，ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに，このヘッド配置側とは反対側の側面部に，多数の放熱フィンが形成されている）
引用例１aないし１cと構成要件２－Ｅとを対比すると，ベース側にはエンコーダスケールが設置され，ハウジングの一側部の下端部には，エンコーダスケールに対応してエンコーダが取り付けられているが，「エンコーダスケール」と「エンコーダ」は，「ロボット本体側に設けられたスケール」と，それを読み取るための「ヘッド」に相当する。また，エンコーダ取付側とは反対側の側面部には，多数のフィンが設置されているが，これらの「フィン」は，「ヘッド配置側とは反対側の側面部に形成された多数の放熱フィン」に相当する。
なお，本件明細書２の図２（横断面図）は，縦方向のどこの横断面図かが不明であり，図２の記載のみからは，ヘッド設置側の側面部における，放熱フィンの有無や数を特定することはできない。また，片側フィンであっても両側フィンであっても，ハウジングの左右で温度差は認められず，ヘッドへの熱による影響に変わりはない。
しかも，引用例１aないし１cは，エンコーダ配置側とは反対側の側面部には多数のフィンが設けられているが，エンコーダ配置側の側面部については，ケーブルカバーが存在するため，大きく制限された領域内でのみフィンが設けられた構成になっている（通常，ケーブルカバーは放熱フィンを削り取った個所に取り付けられる。）。
イ引用例２（乙Ｂ５）
原告は，特開２００１－１６９５２９号公報（以下「引用例２」という。）に，構成要件２－Ｄの構造が開示されていることを認めている。そして，引用例２には，引用例１aないし１cに適用可能な，磁界発生機構の発生した熱が搬送や実装などの作業を行う部位に伝達されることを低減するという課題と，それを実現するための構成が開示されている。なお，引用例２における移動体２１の作業用保持部材２５は，構成要件２－Ｃにおける「この可動ブロックに連結された作業部材取り付け用のテーブル」に相当するから，引用例２には，構成要件２－Ｃに対応する構成についても開示されている。
ウ結論
引用例１aないし１cは本件発明２－１と技術分野を同じくし，上記構成要件の組合せにも特別の技術的意義を見出すことはできないから，本件発明２－１は，公知技術の単なる寄せ集めにすぎず，引用例１aないし１c及び引用例２に基づいて，当業者が容易に想到し得たものである。
(2)本件発明２－１に係る無効理由２
ア引用例３（乙Ｂ１の９）
原告は，本件発明２－１の出願前に既に知られていた，特開２０００－０７８８２７号公報（以下「引用例３」という。）に，構成要件２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，２－Ｇ１の構造が開示されていることを認めている。
イ引用例２
前記(1)イのとおり，原告は，引用例２に構成要件２－Ｄの構造が開示されていることを認めている。
ウ引用例４（乙Ｂ１の５）
(ア)多数の放熱フィンの設置


特開平１１－２０６０９９号公報（以下「引用例４」という。）は，Ｎ極の磁極とＳ極の磁極が交互に並ぶシャフト形状の界磁マグネットと，この界磁マグネットを貫通するリング状のコイルからなる電機子コイルとを含むシャフト型リニアモータを開示している。また，引用例４には，この種のリニアモータでは，動作制御（位置検出，速度検出，位置制御，速度制御等）のためにエンコーダ（通常はリニアエンコーダ）が採用されること，リニアエンコーダが磁気式と光学式に大別されること，電機子コイルへの通電により熱が発生することも記載されている。そして，引用例４は，①電機子コイル及び界磁マグネットのうち少なくとも一方の電機子コイルからの発熱に起因する蓄熱を抑制するタイプのシャフト型リニアモータ（以下「タイプ①」という。），②電機子コイルに搭載されるエンコーダセンサへの熱の影響を抑制するタイプのシャフト型リニアモータ（以下「タイプ②」という。）を開示している。
タイプ①については，放熱用部材として放熱用フィンを備えているものが例示され，図４，図６等に多数の放熱用フィンが描かれている。また，タイプ②は，スケール情報を読み取るエンコーダセンサが，電機子コイルからの熱伝達を抑制する部材を介して電機子コイルに搭載されているものであり，図２４等に示されている。そして，タイプ①，②の構造は，適宜組み合わせて採用することができると記載され，図３４において，図４の構造が採用されている例が示されている。(イ)ヘッド配置側とは反対側の側面部における，ヘッド配置側より多数の
放熱フィンの設置
引用例４には，磁気センサ３２配置側とは反対側において，さらに放熱用フィンＳ１ｆが余計に設けられた構成が開示されており，ヘッド配置側の側面部においては放熱フィンが存在しないか，形成される放熱フィンが多数ではないという構成が記載されている。
エ放熱フィンの設置位置が設計事項であること
以下のとおり，ヘッドと放熱フィンを可動ブロックのどちら側に設けるかは，必要に応じて適宜選択する設計的事項にすぎない。
(ア)引用例５（乙Ｂ６の１）
特開２００２－１１２５２５号公報（以下「引用例５」という。）は，可動子と固定子とからなるリニアモータ，及びこのリニアモータを用いた電子部品供給装置を開示している。
引用例５の図３には，可動子４８を有するスライドブロック２３の一側部にスケール３４を読み取る光センサ３６（構成要件２－Ｅにおけるヘッドに相当）を，この光センサ配置側とは反対側の側面部に多数の放熱フィン７１を，それぞれ形成することが教示されている。しかも，引用例５には，光センサ３６の配置側とは反対側の側面部にのみ多数の放熱フィン７１が設けられた構成が開示されている。
(イ)審査官の認識
引用例５の出願経過において，通知された拒絶理由には，「リニアモータの可動子にフィンを設けることは周知であり，どの位置に設けるかは適用対象に応じて適宜決定する設計的事項にすぎない。」との，審査官による判断が示されている（乙Ｂ６の２）。
(ウ)引用例１a   ないし１c
引用例１aないし１cにも，リニアモータにおいて，ハウジングの一側部に，ベース（ロボット本体）に設けられたエンコーダスケールを読み取るためのエンコーダ（ヘッド）が配置され，このヘッド配置側とは反対側のハウジングの側面に，多数の放熱フィンが形成されている構造が示されている。
オ動機付け
引用例５は，本件発明２－１と同様，リニアモータを使用したロボットに関するものであり，技術分野の関連性がある。また，引用例５は，本件発明２－１と同様，リニアモータの発熱源からの熱的影響を緩和させることを課題としており，課題の共通性もある。さらに，作用効果を見ても，引用例５では，可動子４８を挟んでリニアエンコーダ３５を構成する光センサ３６の反対側に配置された放熱フィン７１により放熱効果が発揮されており，作用・機能の共通性もある。
したがって，引用例５は，本件発明２－１の動機付けになり得る。
カ結論
以上のように，構成要件２－Ｅは単なる設計的事項ないし周知事項であり，本件発明２－１の目的・作用効果は引用例２に記載されており，構成要件の組合せにも特別の技術的意義を見出すことはできない。したがって，本件発明２－１は，公知技術の単なる寄せ集めにすぎず，各引用例に基づいて，当業者が容易に想到し得たものである。
(3)本件発明２－２に係る無効理由
ア引用例２（乙Ｂ５）
引用例２のリニアモータ方式を用いた移動体システムにおいて，作業用保持部材２５及びスペーサ３１又は断熱シート２００は，一括にボルト３０（締結部材）により支持部材２９に結合されている。そして，ボルト３０と作業用保持部材２５との間には，ワッシャが介装されている。
イ周知技術
本件特許２に係る拒絶理由通知書に引用された特開２０００－３３５５００号公報（乙Ｂ１の１２。以下「刊行物４」という。）には，断熱ワッシャ４が示されている。なお，刊行物４には，高温と低温の差が非常に大きい過酷な環境に晒される宇宙飛行体への使用に限定されるものではない旨の記載があるから，本件発明２－２の動機付けになり得る。また，上記拒絶理由通知書に引用された特開２００３－０２５４１９号公報（乙Ｂ１の１０。以下「刊行物２」という。）にも，「前記可動部１９には，前記金型保持部材１７が断熱シート２４を介在させた状態でボルト孔２５ａを通したボルト２５により，断熱ワッシャー２６を介在させて固定されている。」と記載され，図１において，ボルト２５と金型保持部材１７との間に断熱ワッシャー２６を介在させた構成が明記されている。このように，断熱構造を実現するために，ボルトを用いた締結に断熱ワッシャーを用いることは，周知である。
ウ結論
以上のとおりであるから，断熱ワッシャーを介装することにより，可動ブロック（引用例２の支持部材２９）からテーブル（引用例２の作業用保持部材２５）への熱の伝達を抑制する効果がより一層高められることは，当然に予想され得ることである。
したがって，構成要件２－Ｆ（上記テーブル及び断熱プレートが一括に締結部材により上記可動ブロックに連結され，その締結部材と上記テーブルとの間に断熱材からなる断熱ワッシャーが介装されている）の構成を有する本件発明２－２も，引用例２及び周知技術から，当業者が容易に想到し得たものである。
【原告の主張】
(1)本件発明２－１に係る無効理由１について
ア引用例１a   ないし１c（乙Ｂ２の別紙２，乙Ｂ３，４）
(ア)利用可能性


本件発明２の出願（平成１５年５月１４日）当時，引用例１a（特に，各寸法図）がウェブサイトで閲覧可能であったかは不明である。被告が指摘するＰＤＦファイルのうち，「DR0001」，「DR0002」は，現時点ではCopley社のウェブサイト上で閲覧できず，その内容は不明であるし，閲覧できる「DR00001」，「DR00002」は，上記各ファイルとはファイル名が異なるから，両者が同一であるともいえない。(イ)引用例１a   ないし１cで開示されている構成引用例１aないし１cに，構成要件２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｇ１に相当する構成が開示されていることは認めるが，構成要件２－Ｃ，２－Ｅに相当する構成は開示されておらず，これを示唆する記述もない。(ウ)構成要件２－Ｃ（上記可動部材には，ステータ部を囲繞するコイルを装備して，上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと，この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって）
引用例１aには，作業部材取付用テーブルも，当該テーブルが可動ブロックに連結されていることも，記載されていない。
また，可動ブロックの上部には，センサ，カメラ，ロボット等，テーブルを介さずに取り付けるケースも多く，作業部材取付用テーブルを設ける構成が，当時一般的であったということもできない。なお，各部位の名称や機能が書き込まれていない，簡単な図面である引用例１b，１cに，「リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロック」が開示されているといえるかも疑問である。
(エ)構成要件２－Ｅ（上記可動ブロックには，その一側部に，ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに，このヘッド配置側とは反対側の側面部に，多数の放熱フィンが形成されている）
引用例１aないし１cには，エンコーダ（ヘッドに相当）と多数の放熱フィンとの相対的な位置関係について，開示も示唆もない。また，構成要件２－Ｅは，ヘッドを一側部に配置し，多数の放熱フィンをヘッド配置側とは反対側の側面部にのみ配置することを規定しており，ヘッド側にも多数の放熱フィンが存在することを許容するものではない。本件明細書２の図２も，代表的な横断面図であることは明らかであり，素直に読めば，「左側のみに多数のフィンが存在する」と理解されるはずである。ところが，引用例１aの可動ブロックには，ヘッド（エンコーダ）側の側面部においても，４つの放熱フィンが形成されている。しかも，この放熱フィンは，可動部下端部の近くにまで配置されており，構成要件２－Ｅによって実現されるべき作用効果（特に，ヘッドの検出精度に対する悪影響を避ける点）は全く実現されない。そして，ケーブルカバー内の構成については，具体的な開示がされていない。なお，各部位の名称や機能が書き込まれていない，簡単な図面である引用例１b，１cに，「可動ブロックには，その一側部に，ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置される」構成が開示されているといえるかも疑問である。
イ引用例２（乙Ｂ５）
(ア)引用例２で開示されている構成
構成要件２－Ｄの構造が，引用例２に開示されていることは認める。
(イ)阻害要因
引用例２の課題の１つは，コイルから発生した熱のレール軌道への伝熱を防止し，レール軌道の熱変形に基づく位置決め精度の低下を抑制することであり，そのため，支持部材（可動ブロックに相当）から断熱された作業用保持部材（テーブルに相当）でリニアガイドに摺接している。これに対し，引用例１aないし１cでは，可動ブロックでリニアガイドに摺接しており，コイルで発生した熱のレール軌道への伝熱を防止することができない。
したがって，引用例１aないし１cに引用例２を組み合わせても，引用例２の課題全てを解決することができないため，組合せには阻害要因が存在する。
(2)本件発明２－１に係る無効理由２について
ア引用例３（乙Ｂ１の９）
構成要件２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，２－Ｇ１の構造が，引用例３に開示されていることは認める。
イ引用例２（乙Ｂ５）
構成要件２－Ｄの構造が，引用例２に開示されていることは認める。
ウ引用例４（乙Ｂ１の５）
タイプ①については，図４と図６には，可動ブロックの一側部に設けられたスケールを読み取るためのヘッドが記載されておらず，ヘッド配置側とは反対側の側面部に多数の放熱フィンが形成されている構成について開示がない。
タイプ②については，図２４には，可動ブロックの側面部に多数の放熱フィンが形成されている構成は開示されておらず，ヘッドと放熱フィンとの位置関係について示唆もない。
タイプ①，②の組合せについても，図３４で採用されている図４の構造は，コイルの周囲に均等に放熱フィンが設けられているものであって，ヘッド配置側とは反対側の側面部にのみ多数の放熱フィンが形成されている構成は開示されていない。また，可動ブロックにヘッドを設けることと，可動ブロックに放熱フィンを形成することを組み合わせることは開示されていても，ヘッドと多数の放熱フィンとの相対的な位置関係については，開示も示唆もない。
エ引用例５（乙Ｂ６の１）
引用例５は，一方側にのみセンサと放熱フィンが配置されたものであり，発熱源を中心に左右両側を有効に活用して，ヘッドと放熱フィンを適宜配置した本件発明２－１とは，技術的思想を異にする。
また，引用例５では，たまたま放熱フィンとセンサが離間配置されただけであり，熱的影響を配慮してレイアウトを工夫することに関する開示はない。そして，本件発明２－１のように可動ブロックの左右両側を有効に活用して，単純かつコンパクトに放熱性能とヘッドによる検出性能の両方を効果的に担保するための技術的思想に関する開示も示唆もないから，引用例５が本件発明２－１の動機付けとなることはない。引用例５に係る審査官の指摘は，請求項において，放熱フィンの位置についてほとんど特定がされておらず，リニアモータの可動子にフィンを設けるという周知技術以上の内容が実質的に含まれていないという当然のものに過ぎない。
また，引用例５において，「スライドベース１２」は，本件発明２－１の「作業部材取付用のテーブル」に相当するものであるから，「放熱フィン７１」は，可動ブロックに形成された放熱フィンではなく，可動ブロックの一方の側部に多数の放熱フィンが形成された本件発明２－１の動機付けとなり得ることはない。
オ放熱フィンの設置位置が設計事項でないこと
本件発明２－１は，放熱フィンは左右対称に設けるという技術常識を破って左右非対称の構成をとることにより，ヘッドへの悪影響を避けるという効果を最大限生かすように試みたものであり，これを単なる設計事項ということはできない。
実際，引用例１aないし１cや引用例４も，全て左右対称の構成をとっている。
(3)本件発明２－２に係る無効理由について