(ｳ)当該利払日のクーポンを含むクーポンの累積額が額面の６．３０％を超える場合に，当該利払日に，その元本５０００万円が早期償還される。(ｴ)しかし，(ｳ)の早期償還条件を満たさないまま３０年目の利払日を迎えた場合には，発行体の選択で，６２万５０００米ドル（５０００万円を１米ドル８０円の為替レートで換算したもの）か，１００万豪ドル（５０００万円を１豪ドル５０円の為替レートで換算したもの）で償還される。
イ本件仕組債２の概要は，以下のとおりである（乙１０）。
(ｱ)当初１年間のクーポンは年率２０％
(ｲ)それ以降の２９年間は，米ドルと豪ドルの２通貨に連動し，①利払日の１０営業日前の為替レートが１米ドル１０１．２０円より円安で，かつ，②利払日の１０営業日前の為替レートが１豪ドル８３．５０円より円安である場合に，その差分の小さい方を基準に，その差分に１．００％を乗じたクーポンが支払われる。
(ｳ)当該利払日のクーポンを含むクーポンの累積額が額面の３５．２０％を超える場合に，当該利払日に，その元本５０００万円が早期償還される。
(ｴ)しかし，(ｳ)の早期償還条件を満たさないまま３０年目の利払日を迎えた場合には，発行体の選択で，５５万５５５５．５６米ドル（５０００万円を１米ドル９０円の為替レートで換算したもの）か，８３万３３３３．３４豪ドル（５０００万円を１豪ドル６０円の為替レートで換算したもの）で償還される。
２争点及びこれに対する当事者の主張
⑴適合性原則違反
（原告の主張）
ア金融商品取引法４０条１項は，「金融商品取引行為について，顧客の知識，経験，財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護にかけることとなっており，又は欠けるおそれがあること」のないように，業務を行わければならないとする適合性原則を規定しており，これは業法のルールであると同時に私法原理でもある。
イ本件各仕組債は，次のような特性及びリスクを有している。(ｱ)本件各仕組債は，①早期償還されれば元本５０００万円を円貨で満額受け取ることに加えて高率のクーポンを受け取ることができるものの，②対米ドル及び対豪ドルのいずれかの関係で円高傾向が続くと，最長で３０年間償還されないことになり，③当初１年間のクーポンが高率であることを考慮しても，資金を長期間拘束されることに比して十分な利回りを得ることができず，④それに加えて，３０年後の償還額は外貨（発行体が選択した米ドル又は豪ドル）で，しかも極めて円高な水準（本件仕組債１につき１米ドル８０円又は１豪ドル５０円，本件仕組債２につき１米ドル９０円又は１豪ドル６０円）で算出されるので，為替による元本毀損リスクが高く，⑤また，このような見通しの中で途中売却をする場合にも期待収益によって算出される理論値よりもさらに買い叩かれるというリスクも存する。
(ｲ)本件各仕組債の具体的な危険性は以下のとおりである。ａ仕組みの複雑性，リスク・リターンの理解困難性本件各仕組債は，スワップ取引とオプション取引を複雑に組み合わせたものであり，その本質はオプションの売りにある極めて危険性の高い証券である。しかも，価格形成が不透明で，為替相場の動向によっては３０年という最長期間，金利を得ることすらできないまま「塩漬け」になるおそれがある。
ｂ為替相場の専門性
本件各仕組債は，米ドル及び豪ドルの為替レートの変動に賭ける投機的な商品であり，為替相場の動きはプロでも予測不可能であり，一般投資家において理解できるものではない。
ｃ価格形成の難解性
本件各仕組債は，債券部分とオプション部分とに分けられ，債券部分の現在価値は，償還までの期間に対応した金利によって割引計算をして算定されるものであるが，本件各仕組債は，満期償還の場合，為替レートを反映して償還金額を決定するよう仕組むために外貨先渡取引を組み込んでいることから，これも合わせて計算しなければならず，さらに早期償還する場合もあり，価格決定は複雑かつ難解になる。また，オプション部分の価格決定理論はそもそも難解である上に，本件各仕組債で用いられているオプションは経路依存型オプションを含み，かつ期間３０年という実際にはほとんど取引されていない店頭オプションであるから，価格形成は極めて不透明である。
ｄ価格形成の不透明性
本件各仕組債が見かけ高クーポンとなっているのは，オプションの売りを含むと評価できる構造を有しており，ここから得られるオプション料を債券のクーポンに上乗せしているからであるところ，このオプション料の中から，本件各仕組債発行にかかわるアレンジャーや販売会社（被告）が手数料を抜いてしまうため，投資家は本来得られるはずのオプション料よりも低いクーポンしか得られることができず，その結果，得られるクーポンは証券に内在するリスクに見合わないものになっている。
ｅ流動性リスク
本件各仕組債を売却しようとする場合は，被告に買い取ってもらうほかないが，被告は，自らリスクを抱え込むことを避けるため，理論価格よりも大幅に低い価格でしか引き取らない。また，顧客が売却するか否かの意思決定をするためには，過去の価格推移や現在の売却価格を知ることが不可欠であるが，被告はこれを明らかにしないのであるから，事実上売却は不可能に等しい。
ｆ金利がゼロとなるリスク
本件各仕組債には，為替が一定以上円高になると金利がゼロとなるリスクがあり，しかも，２通貨の低い方を基準としてクーポンを決定するため，１通貨に比べてゼロ金利となる危険性が大幅に高くなる。また，満期償還時には外貨で償還されるのであるから，その場合には実質的に外貨運用となっているといえるが，ゼロ金利となれば高利率の外貨による運用益を失うに等しいものである。
ｇ市場リスク
本件各仕組債は，満期償還時にはあらかじめ定められた外貨で償還されるものであり，満期における為替リスクを負っている。しかも，２通貨の低い方を基準として償還元本が決まるため，１通貨の場合に比べて元本割れとなる危険性及び元本割れの程度は大幅に高くなっている。
ｈインフレリスク
我が国では，戦後，長期的に見てインフレが続いており，長期の資産運用にあってはインフレリスクを考慮することが不可欠である。仮に，３０年後の貨幣価値が３分の１になっていたとすると，償還金額の実質的価値はインフレによって３分の１になる。
ｉ信用リスク
本件各仕組債は債券の一種であるから，発行体の信用リスクを有する。３０年後を予測することなどできないから，信用リスクも決して小さいとはいえない。
ウ原告の属性として，次のような事情が存する。


(ｱ)原告は，昭和２年生まれで，平成１８年１１月当時は７８歳であり，戦前に尋常高等小学校を卒業した後，５年間Ｃ県警に務め，昭和２５年頃から自営で食品製造の仕事を始めたほか，昭和３６年頃からは，鋼材関係の仕事を自営で始め，会社組織にしてからは同会社の社長ないし会長を務めている。
(ｲ)原告は，平成１５年８月に被告Ｄ支店に口座を開設して現物株の取引を始めたが，被告の外務員から勧められて仕組債や投資信託等の取引を行ったことがあるものの，原告が望んだ取引は日本の現物株のみであり，原告には，日本の現物株式に関する知識があったとしても，他の金融商品についての知識はほとんどなく，デリバティブに関する知識も全くなかった。
原告としては，日本の現物株以外の取引をしようと考えたことはないし，日本の現物株取引よりリスクの大きい金融商品の取引をしようと考えたことはなかった。原告が，全く仕組債について知識がないにもかかわらず本件各仕組債を購入したのは，被告担当者から「儲かる」と言われたので購入したにすぎない。
エ本件各仕組債の特性及びリスクは，前記イのとおりであり，原告の投資経験，証券取引の知識，投資意向等は，前記ウのとおりであるところ，原告は，本件各仕組債の特性とリスクを理解するだけの知識や経験，為替相場や外国企業の信用状態を判断する能力を有しておらず，さらに，本件各仕組債のような危険性を持つ商品に投資する意向は全くなかったのである。被告の外務員であるＥは，上記のような原告の属性を十分に調査することなく，危険性の高い本件各仕組債を勧誘したものであり，この勧誘行為には，適合性原則違反の違法性が認められる。
（被告の主張）
ア原告の属性については，次の事情が認められる。(ｱ)原告は，平成１５年８月，被告Ｄ支店で有価証券の取引口座を開設して，主に国内の上場株式の売買取引を行っていたが，口座開設時に申告した投資方針として「安全性と収益性のバランスに配慮したい。」のうちの「収益性をより重視したい。」を選択している。なお，原告は，平成１５年当時，原告自身が創業したＡの代表取締役会長であって，社長職を息子に譲っていたが，実権は握っており，平成２８年５月まで出社していた。
(ｲ)原告は，株式の売買について自分で銘柄を選ぶことが多く，株式取引の値下がりリスクについては，場合によって半値以下にまで値下がりするリスクがあることを認識している。
また，原告は，本件仕組債２を購入した約２か月後の平成１９年６月に買い付けて平成２０年９月のリーマンショック後の同年１２月に売却した三菱地所株式の売買では６４％の損失，本件仕組債１の買付と本件仕組債２の買付の間の時期である平成１９年２月に買い付けて平成２１年５月２０日に売却した日産自動車株式の売買では６２％の損失を出したことがある。
(ｳ)原告は，Ｅに対して示した有価証券の明細によれば，ＵＦＪ系列の証券会社で豪ドル建て債券を保有していたことが窺われるし，他社との取引があることから被告の担当者からの勧誘を断ったことが複数回をあった。
(ｴ)原告は，転売利益を期待して本件各仕組債を購入したとのことであるから，株式取引において価格変動により損をするリスクがあるのと同様に，仕組債の価格変動により損をするリスクが存することも認識していたというべきである。原告は前記(ｲ)のとおり株式取引で６割程度の損失を被っていることと比較して，本件各仕組債の売買で生じた損失も株式取引で生じ得る範囲のものである。
(ｵ)原告は，平成２４年１０月に本件各仕組債を売却して，約６割ないし７割近い損失が生じたが，この時点で売却をしたのは，原告自身の為替の相場観により更なる値下がりを避けるためであった。しかし，本件各仕組債は，その時点で満期まで２０年以上も残存していたから，その時点で売却しなければ，その後必ず損失が拡大するとまではいえないし，満期における償還金額は，米ドルと豪ドルのうち顧客に不利な方が選択されるものの，発行時点や原告の売却時点の相場よりもかなり円高の設定の設定であるから，満期までの期間が長いことは，一方的に顧客に不利なリスクと捉えるべきではない。
本件各仕組債によって発生した損失は，原告自身の為替の相場観によって上記の時期に売却したことにより発生したものであり，Ｅがこれほど損が出るとは言わなかったなどという不満により，その損失の責任を被告に転嫁するのは不当である。
イ以上のとおり，原告は，十分な投資判断能力，リスク負担能力を有し，株式取引や仕組債取引について，自ら必要と考える情報を収集し，適時にリスクを取って取引する商品，銘柄を判断し，利益を追求してきた者であり，本件各仕組債の取引についても，自らの判断で，転売により利益を上げようと思って取引し，自らの為替の相場観により更なる値下がりを避けるために売却した結果，損失が生じたものであって，原告の投資意向や投資判断能力を踏まえても，Ｅが原告に対して本件各仕組債を勧誘したことが適合性の原則に違反するものでないことは明らかである。
⑵説明義務違反
（原告の主張）
ア本件各仕組債はその仕組みが複雑であるから，そのリスクの内容についても，単に元本毀損のリスクがあると説明するだけでは足りず，その商品特性を踏まえて，具体的にどのような内容及び程度のリスクが存在するかについて，当該顧客が理解できるように，必要な方法及び程度による説明を行う義務があるというべきである。


イ本件各仕組債の危険性及び原告の属性からすれば，勧誘に当たっては，本件各仕組債の特性，リスクの質，程度を理解させ，自らの投資意向や実情との関係において，購入の可否を主体的に判断できるだけの説明をすべきである。金融庁の監督指針においても，最悪のシナリオを想定した最大損失，前提が異なればさらに損害が拡大する可能性があること，途中売却する場合における売却額の内容などを説明すべきと定められている。本件各仕組債の商品特性を踏まえると，本件各仕組債を勧誘したＥにおいては，①当初の一定期間は高クーポンが得られ，為替レートが円高傾向になれば高クーポンを得て早期償還するため，一見有利に見えるが，この裏にはクーポンがゼロになって元本が３０年間拘束されるという大きなリスクがあること，②利益には上限があるのに対し，リスクは，クーポンがゼロになって元金が３０年間拘束されるという大きなものであること，③流動性が十分になく，一旦購入すると途中売却できるとは限らず，できるとしても理論価格から買い叩かれて安くなってしまうから，購入時３０年間の為替相場や金利相場の変動や発行体の信用状態の変化を見越して，償還条件やクーポンの条件が有利かを判断する必要があるが，そのような判断はプロでも困難であり，本件各仕組債の購入は，そのような困難な投資判断をするものであること，④本件各仕組債は，実質的には購入代金を担保にしてデリバティブ取引を行うに等しく，しかも隠れた手数料を抜かれるため，投資家が負担するリスクに見合ったリターンを得ることができないにもかかわらず，契約時のスポットレートを前提にすると早期償還するように見えるため，早期償還しなかった場合に不利益の質と大きさが把握しにくく，有利な証券であるとの誤解を招く構造を持っていること，⑤過去のストレス時のデータ等合理的な前提を用いた最悪のシナリオを想定した想定最大損失を発生し得ること，⑥想定最大損失は異なる状況になれば，さらに損失が拡大する可能性があること，⑦途中売却できないこと，仮に途中売却ができたとしても最悪シナリオを想定した途中売却に伴う損失見込額が生じ得ること，⑧２通貨型は１通貨型に比べて飛躍的に危険性が増すことを説明すべきであった。
また，説明義務違反の有無は説明の態様を踏まえて総合的に判断すべきであり，メリットに偏った説明をしていた場合や，形式的な説明をしていたにすぎない場合は，説明を尽くしたとはいえない。
ウしかしながら，Ｅは，原告に対し，本件各仕組債について説明すべき重要な事項は何ら説明していない。
仮に，Ｅが原告に対して説明したと述べる事項を基にしても，①元金が３０年間拘束されるというリスクが原告にとって大きなリスクであるといった観点では何ら説明されていないこと，②デリバティブに関わっているため大きなリスクがあるといった観点で説明されていないこと，③リスクの程度を原告に正確に伝えようとせず，わざとぼかして説明しようとしていること，④途中売却の場合のリスクについて十分な説明をしていないこと，など，Ｅの説明は，本件各仕組債の構造や重要なリスクについて原告にできるような説明となっていないことは明らかである。エしたがって，Ｅが原告に対し本件各仕組債についてした説明には，説明義務違反の違法性が認められる。
（被告の主張）
アＥは，原告に対して，本件各仕組債の提案，説明をした際，「ユーロ債のご案内」を示して，発行条件，クーポンの支払条件，満期が３０年であり早期償還条件が付いていること，早期償還条件が成就する具体的な条件，満期償還金額が外貨で決まっていることについて説明するとともに，いずれも米ドルと豪ドルの為替レートが影響する条件であることを説明した。また，本件各仕組債と同種の仕組債（リーストダイレクトパワーターン債）の一般的な説明資料（乙７，２７）により，クーポン等のイメージ図などを見せて説明を補充した。
また，Ｅは，先行仕組債２を説明したときは先行仕組債１との違いを説明し，本件仕組債１を説明したときは先行各仕組債との違いを説明し，本件仕組債２を説明したときは本件仕組債１との違いを説明した。イＥは，上記の説明の際に，将来の為替レートに応じて，円安で顧客に有利になって利払いがある場合と円高で顧客に不利になってクーポンが支払われない状態について，それぞれの仕組債毎に決まった条件として提示されている計算式に具体的な数値を当てはめて説明した。また，Ｅは，為替相場の水準により，早期償還条件を満たさない場合には満期まで３０年間，クーポンの支払がない状態となったまま保有することになることと，満期償還時の為替リスクについても説明している。
ウＥは，次のとおり途中売却時のリスクについても説明している。すなわち，Ｅは，先行仕組債１の説明をした際，原告から途中売却できるからどうか聞かれたことから，仕組債は私募債であるので通常は被告が買い取る形になること，したがって，被告が買い取る価格を提示するため，その価格に納得してもらえなければ結果として売れないことになるが，途中売却自体ができないことは通常はないと説明した。
そして，途中売却時に損失が生じる可能性があることについて，Ｅは，原告に対して，「ダイレクトパワートリガー債（順デュアル型）に関する留意点」（乙２７と同様の書類）に記載されている各項目を順番に説明しており，原告は，金利・為替の変動の影響等により途中売却時に損失を被ることがあることや，大幅な円高の結果，著しく価格が低下する場合があることを理解していた。
その後，Ｅは，原告に対し，先行仕組債２，本件各仕組債を説明した際にも，その都度，途中売却時に為替相場の影響等で損失を被ること及び大幅な円高により著しく価格が低下する場合があるものの，通常は売却できないことはないこと，被告が買い取る形となるので，被告が提示する価格に納得してもらえなければ，結果として売れないことになることを説明した。
エなお，途中売却時のリスクとしては，為替系仕組債の価格が値下がりするリスクがあること自体は説明すべきであるといえるとしても，途中売却時の売却価格の具体的な計算方法や提示する価格の決定方法，途中売却時の売却の相手方が被告となることを説明する義務はないというべきである。そもそも，本件各仕組債は，クーポンの支払や早期償還条件が将来の所定の時期における為替相場の数値を所定の計算式等に代入して確定することが，予め発行条件として提示されているものであって，満期までの間に途中売却することが前提となっているものではなく，途中売却時の時価や途中売却時に被告が提示する買取価格はそもそも予め具体的に説明できる性質の事柄ではない。
なお，Ｅが原告に説明したとおり，本件各仕組債が仕組債は私募債であるので通常は被告が買い取る形になり，被告が買い取る価格を提示することになるが，それは，被告が顧客の途中売却の要望に応じてサービスの一環として行う措置である。


したがって，顧客が途中売却を要望した場合の買取価格についての具体的な説明をする義務はないし，そもそも，将来の途中売却時の価格の見込みについて，どれだけ詳しく説明しようとしても，実際にできることは過去の為替相場のデータから推論するという性質の説明となり，事柄が将来の価格についての推測である限り，あくまでも仮定の議論を含んだ説明とならざるを得ない。
オ原告は，本件各仕組債について分からなかったと述べるものの，それは，「ユーロ債のご案内」に記載されている債券の発行条件やリスクそれ自体（どのような経済事情の影響によって仕組債が値動きするか，リスクが発生するか）ということではなく，仕組債の購入時点で，仕組債が実際に値上がりするかどうか，また，リーマンショック後に大きく値下がりした時点においても，その後，再び値上がりするかどうかという見通しについて分からなかったにすぎないというべきである。
Ｅは，原告に対し，本件各仕組債の発行条件やリスクについて説明すべき事項は全て説明したというべきであり，その勧誘について何ら説明義務違反に該当する事実はないというべきである。
⑶実質的一任売買
（原告の主張）
アＥは，原告が証券取引に関する知識・経験に乏しく，とりわけ，デリバティブに関する知識を全く有せず，本件各仕組債の仕組みやどの程度の危険性が発生するおそれがあるかについても全く理解していないにもかかわらず，その仕組みや取引によって発生することが予想されるリスクの程度について，原告が理解できるような具体的な説明を行うことなく，「儲けがとれる商品である」といった説明をして，原告を信用させ，Ｅの思うがままに，本件各仕組債を次々と購入させていったものである。イしたがって，Ｅが原告に本件各仕組債を購入させたことについては，実質的一任売買の違法性が認められる。
（被告の主張）
ア原告は，株式を含め，投資を検討する金融商品についての原告自身の考えがあり，Ｅが提案しようとしても商品説明も聞かなかったし，勧めた株式も銘柄によっては断ったことがあるし，国債については具体的な条件にかかわらず購入しないという意向を有している。
イ原告が本件各仕組債の取引について，その説明を全く聞いていないと述べるところは信用できないが，原告自身は，要するに転売して利息以上の利益を上げることを期待して本件各仕組債を買った旨述べており，また，本件各仕組債を６割ないし７割程度の損失を出して売却したときは，当時の為替相場の状況によって値下がりしていることを認識し，それ以降も株式のようには値上がりしないだろうと考えて，原告自ら売却することを決めた旨述べている。
ウすなわち，原告は，Ｅらが述べる見通しに関する意見を聞くことはしたが，投資判断自体は自ら行っていたことを原告自身が述べているのであって，Ｅが原告の仕組債取引について一任された事実は全くない。
⑷原告の被った損害の額
（原告の主張）
ア原告は，Ｅの違法な勧誘を受けて，本件各仕組債を購入させられ，その結果，６４９０万円の損害を被った。
本件事案はテリバティブ取引に関する専門知識とノウハウをもって分析する必要があるため，原告は，上記損害の回復を求めるために原告訴訟代理人に委任して本件訴訟を提起さぜるを得なかったところ，その弁護士費用としては６４９万円が相当である。
イしたがって，原告が被った損害の合計は，７１３９万円となる。
（被告の主張）
ア原告の損害発生に関する主張は否認する。
イ過失相殺（予備的主張）
原告は，Ａの代表取締役会長として会社経営の実権を握っていた者であり，被告における株式売買の取引履歴を見ただけでも，相当の情報収集能力，投資判断能力及びリスク負担能力があることが明らかである。原告は，国債については具体的な条件にかかわらず購入しないという意向を有するなど，金融商品について一定の知識があり，理解力や投資決定力が高いことも明らかである。
原告は取引に関する資料の交付を受けたことは認めているところ，その資料を見れば，途中売却の可否やその際の為替変動リスクを含む，本件各仕組債の発行条件やリスクを理解することができるのであるから，仮に，原告が本件各仕組債の内容を知らずに取引をしたのであれば，そのこと自体が重大な過失であるというべきである。
しかも，原告は，転売利益を見込んで本件各仕組債を買い付けたものであり，現実に発生した売却損失は，原告自身が相場判断をして売却した時期の為替相場の状況によって発生したものであって（なお，原告が本件各仕組債を売却した平成２４年１０月３日以降，米ドルや豪ドルの為替レートが円安に推移した時期があったから，仮に継続保有していた場合には，本件仕組債１は平成２６年１２月４日の利払日に早期償還となっていたものである。），本件各仕組債の取引によって発生し，あるいは拡大した損失についての原告の過失の程度は著しく高いというべきである。
よって，被告は，原告の過失の程度につき，９割以上の過失相殺を主張する。
ウ損益相殺（予備的主張）について
原告は，本件仕組債１については２５１万１００１円の利金，本件仕組債２に関しては８００万円の利金をそれぞれ受領している。仮に被告に何らかの不法行為責任が認められた場合であっては，上記利金合計１０５１万１００１円はその損害から控除すべきである。
第３当裁判所の判断
１認定事実
⑴原告の経歴の概要（前記前提事実⑴，甲７，原告本人）原告は，昭和２年生まれで，平成１８年１１月当時は７８歳であり，戦前に尋常高等小学校を卒業した後，５年間Ｃ県警に務め，昭和２５年頃から自営で食品製造の仕事を始め，昭和３６年頃から自営で鋼材関係の仕事を始め，それが後に原告が代表取締役社長を務めるＡとなり，平成１１年１２月に長男に社長を譲った後は，原告が同会社の代表取締役会長を務めるようになったが，同会社の実権はほとんど原告が握っていた。
Ａは，主に新日鉄や日本鋼管からコイル状の鉄板を仕入れ，それを加工して自動車部品等を作成して納入するという業務を行っていた。⑵原告の投資経験，先行仕組債１の取引までの経過ア原告は，平成１５年８月に被告Ｄ支店において取引口座を開設したが，その時点での投資経験につき，陳述書（甲７）及び原告本人尋問において，会社経営を引退してから，日本の現物株の取引を少し勉強しようと思って取引を始めた，それまでは証券取引等は全くやったことはないなどと述べる（原告本人・２頁）。


しかしながら，原告は，取引口座を開設した際，被告従業員から渡された「証券総合サービス申込書」（乙１７）に氏名，住所，職業等を記載し，「お客様カード」（乙１８）の投資方針についての「安全性と収益性のバランスに配慮したい。」のうちの「収益性をより重視したい。」とのチェック欄，公社債及び株式の投資経験があり，年収は３０００万円以上で，金融資産は３０００～５０００万円であることを示す各チェック欄，国内外の株式・債券・ＣＢ（転換社債若しくは転換社債型新株予約権付社債）について，以後重要事項について改めて説明を受ける必要はないと考えている旨のチェック欄をそれぞれ選択して署名し，これらの書類を被告従業員に交付していることが認められるから，その時点で証券取引等は全くやったことはないなどとする原告本人尋問における上記供述部分を直ちに採用することはできない。
また，被告が証拠として提出する接触履歴（乙１９）は，被告従業員が顧客と応対した都度，当日ないしその翌々日までの間に応対内容を記載したものであり（証人Ｅ・５頁），その記載内容を見ても直ちに信用性を疑わなければならない事情は見当たらないところ，当該接触履歴によれば，原告は，被告担当者との連絡の際，株式の購入銘柄について自らの意見を積極的に述べており，この点は，原告が本人尋問において，ニュースの情報を得たり，自分で新聞で読んだりして，株式を買う時は自ら銘柄を選んでいた旨述べること（原告本人・２７頁）と合致する。なお，同接触履歴中には，原告が銀行等の他社との取引があることを理由に被告との取引を差し控える趣旨の対応をした記載があるところ（乙１９・２頁２００４年３月１５日，同年４月８日，３頁同年６月１１日，４頁同年８月１８日，同年９月３日），原告及びＡが主として取引していた三菱東京ＵＦＪ銀行との間では金融商品の取引を行っていた事実はないし，同銀行系列の三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券との間では取引口座が開設されていないことが認められるものの（調査嘱託の結果），他の金融機関との間で金融商品の取引をしていた可能性は否定できない。
したがって，原告は，被告と取引口座を開設する以前にどの程度の投資経験があったのかは必ずしも明らかではないものの，「お客様カード」（乙１８）に記載したように，少なくとも公社債及び株式の一定の投資経験があったものと認められる。
イ原告は，被告と取引口座を開設してから，ニュースや新聞から得た知識や，被告従業員からのアドバイスを参考にし，自ら銘柄を選んで国内株式等の取引をした（原告本人・２７頁）。
被告外務員のＥが，平成１６年７月頃，前任者から原告の取引口座の営業担当を引き継いだが，その時点で，原告は，国内株式（日産自動車，三共，三洋電機，商船三井，電源開発，東レ，三菱地所）と，債券型投資信託であるＦ（毎月分配型で原則として為替ヘッジなしの内容のもの）を保有していた（乙２５）。
⑶原告の被告における仕組債の係る取引経緯
前記前提事実に加え，証拠（乙１９，２５，２６，証人Ｅ，原告本人，後掲各証拠）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる（前記のとおり，接触履歴《乙１９》には直ちに信用性を疑わなければならない事情は見当たらない。原告本人尋問中，以下の認定事実に反する部分は採用できない。）。
ア先行仕組債１の取引経緯
原告は，平成１７年１０月２８日，Ｅに電話を架け，ＵＦＪ銀行から仕組債の案内を受けたので商品性について詳しく教えてほしいこと，もし条件がよければ被告から買いたいので具体的な形で案内してほしいことなどを伝えた（乙１９・５頁の日付「20051028」欄）。Ｅは，同月３１日，トリガー付パワーデュアル債（順デュアル債）と呼ばれる先行仕組債１の「ユーロ債のご案内」（乙８），発行体である国際復興開発銀行の概要，「ダイレクトパワートリガー債（順デュアル型）」説明資料（乙２７と同様の書類），為替相場の推移に関するチャートを持参して，原告の自宅に赴いた。Ｅは，原告に対し，仕組債の取引は額面５０００万円からでないと買付ができないと伝えたところ，原告はその金額であっても問題はない旨回答したため，先行仕組債１の具体的な説明をすることとし，国際復興開発銀行は世界的に有名な格付会社２社がいずれもトリプルＡを付与しており信用リスクは非常に低いことを説明した上で，「ユーロ債のご案内」（乙８）を基に，クーポンがいくら支払われるのか，クーポンが支払われなくなるのはどのような場合かを，為替レートの具体的な数字を示しながら説明し，早期償還条件が満たされる場合を具体的に説明し，為替相場のチャートを示しながら為替レートの相場状況について説明するとともに，満期償還の場合に１豪ドルが５０円という為替レートで換算し，５０００万円を１００万豪ドルで償還するので，１豪ドル５０円より円高であれば為替差損が発生することを説明した。
また，Ｅは，先行仕組債１の満期が３０年であることを説明したが，原告からは，そのような長い満期は考えられないとか，途中売却できるのかなどの発言があったため，Ｅは，説明資料を示して，途中売却の場合は，金利，為替の変動の影響等で損失を被ることがあることを説明した。そして，原告から，損得があることは仕方がないが，途中で売却できないのは困るなどの発言があったため，Ｅは，この債券は私募債であるので，被告が提示した価格で買い取ることになり，通常の場合は途中売却できないことはほとんどないが，被告が提示した価格に納得できない場合には途中売却できないことになることなどを説明した。さらに，原告から，仕組債の相続について質問を受けたことから，Ｅは，株式，債券，投資信託等と同様に，換金することなく相続人に相続できることを説明した。原告は，上記の説明をした翌日の平成１７年１１月１日，先行仕組債１を払込金額４９８５万円で購入した。
原告は，平成１８年５月２３日，先行仕組債１の初回のクーポン２６２万５０００円（税引後２１０万円）の支払を受けた。
イ先行仕組債２の取引経緯
Ｅは，平成１８年１０月１１日，原告宅に赴き，先行仕組債２の発行条件が記載された「ユーロ債のご案内」（乙９），発行体であるＢの概要，同種債券の一般的な説明資料（乙２７と同様の書類），為替相場の推移のチャート，先行仕組債１の「ユーロ債のご案内」を持参して，先行仕組債１と比較しながら，先行仕組債２の説明をした。


Ｅは，原告に対し，発行体の概要を説明するとともに，本件仕組債２の格付は，日本の格付会社２社（Ｒ＆Ｉ，ＪＣＲ）が「Ａ＋」又は「ＡＡ」で，米国の格付会社（Ｓ＆Ｐ）が「Ａ」であることを説明した上，先行仕組債１と先行仕組債２のそれぞれの「ユーロ債のご案内」を示しながら，クーポンがいくら支払われるのか，クーポンが支払われなくなるのはどのような場合かを，為替レートの具体的な数字を示しながら説明し，先行仕組債２は発行価格が８７．５％なので払込金額が４３７５万円となり，早期償還条件を満たせば，償還金額５０００万円との差額６２５万円が利益となる旨説明した。
Ｅは，その後，先行仕組債２のリスク（早期償還されない場合の満期が３０年であること，満期償還金の為替リスク，途中売却の場合のリスク）についても，先行仕組債１と同様に説明した。
原告は，Ｅから上記の説明を聞いて，先行仕組債２を払込金額４３７５万円で購入した。
ウ本件仕組債１の取引経緯
Ｅは，原告から，先行仕組債１が早期償還するのであれば，その償還金でまた仕組債を買いたいとの意向を聞いていたところ，平成１８年１１月２日，先行仕組債１の早期償還の可能性が高くなってきたことから，「リーストダイレクトパワーターン債（順デュアル型・満期償還通貨発行体選択型）」説明資料（乙７），本件仕組債１の「ユーロ債のご案内」（乙１と同様の書類）及び発行体であるＢの概要（乙２と同様の書類）を原告宅に郵送した。
Ｅは，平成１８年１１月８日，先行仕組債１の早期償還条件が満たされたため，原告宅に赴き，本件仕組債１の発行条件が記載された「ユーロ債のご案内」（乙１と同様の書類），発行体であるＢの概要（乙２と同様の書類），同種債券の一般的な説明資料（乙７と同様の書類），為替相場の推移のチャート，先行各仕組債の「ユーロ債のご案内」を持参して，本件仕組債１の説明をした。
Ｅは，原告に対し，先行各仕組債，本件仕組債１のそれぞれの「ユーロ債のご案内」を示しながら，クーポンがいくら支払われるのか，クーポンが支払われなくなるのはどのような場合かを，為替レートの具体的な数字を示しながら説明し，本件仕組債１は，先行各仕組債と異なり，豪ドルだけでなく米ドルの為替レートにも影響を受けること，早期償還条件が，基準時点の為替レートで決まるのではなく，原告がその時点までに受け取ったクーポンの合計額がターゲットレベル以上になるか否かで決まること等を説明した。
また，Ｅは，原告に対し，途中売却の場合には金利，米ドルと豪ドルの為替の変動で損失を被ることがあること，本件仕組債１は元本を保証するものではなく，早期償還されずに円高方向に為替が変動した場合には，ゼロクーポンが長期間継続する可能性があることや，満期償還金が外貨で決まっているので為替変動リスクを負うことなどのリスクを説明した。原告は，同日，本件仕組債１を払込金額５０００万円で購入した。なお，原告は，平成１８年１１月１５日，先行仕組債１について，早期償還日（同月２１日）以前に売却すると経過利子が非課税となって早期償還日の償還額よりも有利となるため，５３５２万２５４２円で売却した。
エ本件仕組債２の取引経緯
Ｅは，平成１９年４月１２日，原告宅に赴き，本件仕組債２の発行条件が記載された「ユーロ債のご案内」（乙１０），発行体であるＢの概要（乙１１），同種債券の一般的な説明資料（乙７），為替相場の推移のチャート（乙１２～１５），本件仕組債１の「ユーロ債のご案内」（乙１）を持参して，本件仕組債１と比較しながら，本件仕組債２の説明をした。Ｅは，原告に対し，本件仕組債１と本件仕組債２のそれぞれの「ユーロ債のご案内」を示しながら，クーポンがいくら支払われるのか，クーポンが支払われなくなるのはどのような場合かを，為替レートの具体的な数字を示しながら説明し，原告がその時点までに受け取ったクーポンの合計額がターゲットレベル以上になれば早期償還条件を満たすことや，満期償還金が外貨で決まっているので為替変動リスクを負うことなどを説明した。また，Ｅは，原告に対し，同種債券の一般的な説明資料（乙７）を示しながら，本件仕組債２は元本を保証するものではなく，途中売却の場合には金利，米ドルと豪ドルの為替の変動で損失を被ることがあること，早期償還されずに円高方向に為替が変動した場合には，ゼロクーポンが長期間継続する可能性があることや，満期償還金が外貨で決まっているので為替変動リスクを負うことなどのリスクを説明した。
原告は，同日，先行仕組債２を４８６６万６６６７円で売却し（前記前提事実⑵イ），本件仕組債２を払込金額５０００万円で購入した（前記前提事実⑵エ）。
オその後の経緯
(ｱ)原告は，平成１９年６月５日，本件仕組債１の初回のクーポン２５０万円（税引後２００万円）の支払を受けた（前記前提事実⑵ウ）。原告は，同年１１月９日，本件仕組債２の初回のクーポン５００万円（税引後４００万円）の支払を受けた（前記前提事実⑵エ）。原告は，同年１２月５日，本件仕組債１の２回目のクーポン６３万８７５０円（税引後５１万１００１円）の支払を受けた（前記前提事実⑵ウ）。
原告は，平成２０年５月９日，本件仕組債２の２回目のクーポン５００万円（税引後４００万円）の支払を受けた（前記前提事実⑵エ）。(ｲ)原告は，平成２４年１０月３日，本件仕組債１を１８７５万円で，本件仕組債２を１６３５万円でそれぞれ売却し，合計６４９０万円の損失が発生した（前記前提事実⑵オ）。
２適合性原則違反について


⑴平成１８年法律第６５号による改正前の証券取引法４３条１項は，顧客の知識，経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとならないように業務を営まなければならない旨規定して，適合性の原則の遵守義務を定めており，証券会社の担当者が，顧客の意向と実情に反して明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど，適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは，当該行為は不法行為法上も違法となるというべきである（最高裁平成１７年７月１４日第一小法廷判決・民集５９巻６号１３２３頁）。⑵ア本件各仕組債は，「リーストダイレクトパワーターン債（順デュアル型・満期償還通貨発行体選択型）」と呼ばれる仕組債であって，具体的な商品特性として，①本件仕組債１は最初の半年間につき年率１０％，本件仕組債２は最初の１年間につき年率２０％の高利率のクーポンを受け取ることができること，②それ以降は，米ドルと豪ドルに連動し，設定為替レートよりも円安であれば，その差分の小さい方を基準に，その差分に１．００％を乗じたクーポンが支払われるが，設定為替レートよりも円高であれば，クーポンの支払はないこと，③早期償還条件（クーポンの累積額が額面の一定割合を超えること）を満たせば，クーポンに加えて元本５０００万円を円貨で受け取ることができるものの，同条件を満たさないと３０年間償還されないこと，④３０年後の満期償還時は，発行体が選択した米ドル又は豪ドルで算出した金額（本件仕組債１につき１米ドル８０円又は１豪ドル５０円，本件仕組債２につき１米ドル９０円又は１豪ドル６０円）で償還されること，⑤早期償還条件を満たさない状況で，途中売却をする場合には，本件各仕組債は私募債で一般の取引市場がなく，流動性のあるものではないので，顧客が他の買い手を見つけて売却することができないではないが，事実上は被告が買い取ることとなり，その場合には被告が算定した提示額で売買されること，という特性を有する（①～④の商品特性は，別紙３，４の「ユーロ債のご案内」に記載された事柄，⑤の商品特性は，弁論の全趣旨により認定される事柄である。）。
そして，上記⑤の途中売却した場合の価格については，予め確定的に算出することは困難であるが，リーストダイレクトパワーターン債（順デュアル型・満期償還通貨発行体選択型）の説明資料（乙７・８頁）には，本債券の価格変動について，「償還金の価値は，早期償還がない場合には，償還金が外貨なため，償還通貨建のゼロクーポン債の価値を足元のスポット為替で円換算するのと同様に考えることができます。」，「一般的にゼロクーポン債の価値は，償還通貨の金利が高い（低い）ほど，満期までの期間が長い（短い）ほど小さく（大きく）なります。」とされ，金利年５．８％で期間３０年の場合は約１７％，金利年６．５％で期間３０年の場合は約１５％となる旨記載されているように（乙２７・６頁にも同様の記載がある。），途中売却時の本件各仕組債の価値は，途中売却時期や為替レートの変動状況によっては元本を大幅に割り込むことが想定される（実際，本件各仕組債による損失は元本の約６５％に及んでいる。）。イ本件各仕組債における顧客のメリットについて見ると，最初の半年間ないし１年間は固定金利の高率のクーポンを受け取ることができ，その後，基準レートよりも円安傾向にあれば，引き続きクーポンの支払を受けることができること（ただし，クーポンの支払が一定額に達すると早期償還となり，それ以上のクーポンの支払を受けることはできないという上限がある。）が挙げられる。早期償還の場合は元本が円貨で満額返還されるから元本割れすることはなく，早期償還の条件を満たさず満期償還に至った場合は，為替レートが基準レートよりも円高傾向で推移した場合であるから，満期償還によって為替差益を得る可能性は低い。
一方，本件各仕組債における顧客のリスクについて見ると，クーポンに関するリスクとしては，①基準レートよりも円高傾向にあればクーポンの支払を受けることができないというものであり，元本返還に関するリスクとしては，②早期償還の条件を満たさないと５０００万円もの資金が３０年間拘束されること，③３０年後の満期償還額は，発行体が選択した米ドル又は豪ドル（ただし，換算レートは予め設定された固定値）で算出した金額で償還され，設定された換算レートよりも円高に推移していれば為替レートによる元本割れのリスクを負うこと，④３０年間の資金拘束を解くためには途中売却する必要があるが，原則として被告が買い手となることが想定され，その場合は被告が算定した提示額で売買されることになるというリスク（本件各仕組債の売却価格のように大幅に元本割れすることもある。）を負うこと，⑤発行体の財務状況の悪化により債務不履行となるリスク自体を完全に否定することができないこと，が挙げられる。⑶原告は，昭和２年生まれであり，本件仕組債１を購入した当時は７８歳という年齢ではあったものの，昭和３６年頃から自営で鋼材関係の仕事を始め，Ａを設立してからは同社の代表取締役社長を務め，平成１１年１２月に長男に社長の地位を譲った後も同社の代表取締役会長の立場で実権を握ってきたものである。
Ａが行う取引は，その取引価格に外国為替レートが直接影響するようなものはなかったかもしれないが，納入先が自動車関連の会社であれば，原告としても海外通貨の為替レートに一定の関心を有していたし，経済事情について一定の理解力を有していたと思われる。また，原告は，被告との取引口座を開設した平成１５年当時にも公社債及び株式の一定の投資経験があり，同取引口座を開設してから，原告自身が自ら銘柄を選んで国内株式等の取引をし，先行仕組債１を買った当時は，数社の国内株式と債券型投資信託を保有している状態であったものであり，証券投資については一定の経験を有していたと評価することができる。
原告自身も，被告との口座開設の際に，「収益性をより重視したい。」という投資方針を伝えており，本人尋問において，国債はあまり魅力がない，国債ぐらいの利率では買っても余り意味がないなどと述べ（原告本人・３４，３５頁），ある程度のリスクがあっても収益性を重視するという投資方針を有しており，本件各仕組債とほぼ同時期に行っていた株式取引により，三菱地所株式につき約６４％の損失，日産自動車株式につき約６２％の損失を被っている。こうした国内株式の取引による損失割合は，本件各仕組債による損失（約６５％）とほぼ同程度のものである。


また，被告との仕組債の取引を開始したのも，原告が，他社銀行から仕組債の案内を受けたことをきっかけとして，被告から商品性について説明を受けて条件がよければ被告と取引しようとしたという経緯も認められる。⑷本件各仕組債のクーポンの発生や償還の条件は，米ドルないし豪ドルの為替レートによって定まるものであるから，米ドルや豪ドルの為替レートがどういうものか，円安・円高とはどういうことかなどの基本的な事項を理解している者であれば理解することは可能であるから，原告のような投資経験，為替レート等の経済事情の知識・理解力を有している者であれば十分判断可能な内容である。
また，途中売却された場合には大幅に元本割れすることがあり得ることや，発行体の財務状況の悪化により債務不履行となるリスク自体も完全には否定できないものの，こうしたリスクは，株式売買においても株価の大幅な下落や倒産といった事態により同程度のリスクとして顕在化し得るものであって，原告自身が，ある程度のリスクがあっても収益性を重視するという投資方針を有し，自ら銘柄を選定して積極的に株式売買をしていたことを考慮すれば，Ｅが原告に本件各仕組債を勧誘したことが，原告の意向と実情に反して明らかに過大な危険を伴う金融商品を勧誘したものと認めることは困難であり，本件各仕組債の勧誘行為をもって直ちに適合性原則に違反する違法なものであるということはできない。
３説明義務違反について
⑴金融商品の販売者は，当該顧客の知識，経験，財産の状況等を踏まえて，当該顧客が金融商品のリスクを理解するのに必要な情報を，理解できるような方法で説明すべき信義則上の義務を負うというべきである。⑵本件各仕組債のリスクは，前記のとおり，①当初の固定クーポン以後のクーポンがゼロとなるリスク，②早期償還の条件を満たさないと５０００万円の資金が３０年間拘束されるリスク，③３０年後の償還額が為替レートにより元本割れとなるリスク，④途中売却した際の売却時期や為替レートの変動状況によって元本割れとなるリスク，⑤発行体の債務不履行リスクが挙げられる。
このうち，①ないし③のリスクについては，米ドルないし豪ドルの為替レートによってどの程度のリスクが生じるのかが定まるものであり，そのリスクが生じる場合や損失額は「ユーロ債のご案内」により具体的に説明されているし，Ｅも原告に対して数値を当てはめながらそのリスクを具体的に説明している。満期売却時の損失リスクについて見ると，Ｅは，原告に対し，設定された換算レートよりも円高に推移していれば為替レートによる元本割れのリスクを負うことを具体的に説明していたから，外国通貨の為替レートについての一般的な知識を有する顧客であれば，例えば，設定された換算レートよりも１割程度円高になっていれば，１割程度の元本割れが生ずるというリスクを理解することができるものと考えられる。
また，⑤のリスクについては，Ｅが発行体の概要を示して一応の説明をしており，このリスクについての説明義務違反もないというべきである（本件各仕組債で発生した損失は⑤のリスクが顕在化したものでもない。）。⑶④のリスクについての説明義務について検討する。ア本件各仕組債は，早期償還条件を満たさなければ３０年という長期間，５０００万円という多額の資金が拘束されるものであるから，顧客にとって途中売却が可能かどうか，途中売却によってどの程度の損失リスクを負うのかについては，重要な情報であるというべきである。被告は，本件各仕組債はそもそも途中売却を前提としたものではないとして，途中売却価格の具体的な計算方法や被告が提示する価格の決定方法，途中売却時の売却の相手方が被告となることを説明する義務を負うものではないと主張するが，資金拘束期間が３０年という長期間に及ぶものである以上，本件各仕組債のリスクを説明する際には，顧客が途中売却を選択することを当然に想定すべき事柄であるといわざるを得ない。イそして，前記２⑵のとおり，本件各仕組債の途中売却による損失リスクは，原則として被告が買い手となることが想定され，その場合は被告が算定した提示額で売買され，途中売却の価格は大幅に元本割れすることがあり得るというものであり，本件各仕組債の販売者はこうしたリスクを顧客が理解できるような方法で具体的に説明すべき義務を負うというべきである。
このうち，被告が買い手となることが想定され，その場合は被告が算定した提示額で売買されることについては，前記１⑶で認定したとおり，Ｅは原告に説明したものと認められる。
これに対し，途中売却の損失リスクについて見ると，満期償還時の損失リスクは，前記２⑵のとおり「ユーロ債のご案内」によって具体的に説明されているし，その元本割れの程度も，例えば設定レートよりも１割程度円高になっていれば１割程度の損失が生ずるという程度のものである一方，途中売却の損失リスクは，為替レートの状況に応じて生じ得るものであるものの，大幅に元本割れすることがあり得るものであって（ゼロクーポン債として価値を把握すると，金利年５．８％で期間３０年の場合は約１７％，金利年６．５％で期間３０年の場合は約１５％となり，元本が６分の１以下になってしまう。），その損失リスクがいずれも為替レートに応じて発生するものであるものの，両者は質的に異なるものである。しかも，本件各仕組債は，当初期間に高率の固定クーポンを受け取ることができ，為替レートが顧客に有利に推移すれば更にクーポンを得ることができること（ただし，ターゲットレベルを上限とする。）というメリットがあり，一方で，為替レートが顧客に不利に推移した場合でも，当初期間の固定クーポン以外のクーポンがゼロとなり，３０年の満期償還時は５０００万円を予め定めた為替レート（本件仕組債１につき１米ドル８０円又は１豪ドル５０円，本件仕組債２につき１米ドル９０円又は１豪ドル６０円。なお，この為替レートは取引時よりも円高に設定してある。）で換算した償還金が支払われるというものであって，こうした特性自体は，顧客の一般的な投資姿勢（クーポンはより確実により多く得たいし，元本割れリスクは避けたい。）に沿ったメリット，リスクとして，説明し易いものとなっている。こうしたメリット，リスクを顧客に説明する際に，途中売却時の元本割れリスクを「為替レートによっては元本割れすることがある。」という程度の説明をしただけでは，顧客が途中売却時の元本割れリスクを他のリスクと同レベルのものとして誤解しかねないし，仮に途中売却時の元本割れリスクが顧客の投資姿勢と相容れないものであったとしても，そうしたリスクが顧客が違和感を感じない他のメリットやリスクの中に埋没されてしまい，誤った投資判断をしてしまうことになりかねない。したがって，本件各仕組債の途中売却の損失リスクを説明する際には，上記のように，その損失リスクが，満期償還時の損失リスクとは質的に異なる大幅な元本割れに繋がることを顧客が理解できるような方法で具体的に説明すべきである。


ウ前記１⑶で認定したとおり，Ｅが原告に対してした途中売却の損失リスクの説明は，説明資料を示しながら，仕組債は私募債であるので被告が提示した価格で買い取ることになり，通常の場合は途中売却できないことはほとんどないが，被告が提示した価格に納得できない場合には途中売却できないことになることや，金利，為替の変動の影響等で損失を被ることがあることを説明したという程度のものである。Ｅは，途中売却の際に被告が提示する買取価格とか社内時価について説明はしていないし（証人Ｅ・３３頁，６１頁），途中売却時の損失リスクについて，「金利，為替の変動の影響等で損失を被る」という程度に留まっており，それ以上に，損失リスクの程度が，満期償還時の損失リスクとは質的に異なる大幅な元本割れに繋がることを具体的に説明した事実は認められない。なお，Ｅが説明する際に原告に交付した同種債券の一般的な説明資料（乙７，２７）には，「償還金の価値は，早期償還がない場合には，償還金が外貨なため，償還通貨建のゼロクーポン債の価値を足元のスポット為替で円換算するのと同様に考えることができます。」，「一般的にゼロクーポン債の価値は，償還通貨の金利が高い（低い）ほど，満期までの期間が長い（短い）ほど小さく（大きく）なります。」，「ゼロクーポン債の価値計算例・金利５．８％で期間３０年の場合：１００％÷（１＋〔５．８％〕／１００％）^〔３０年〕＝約１７％，金利６．５％で期間３０年の場合：１００％÷（１＋〔６．５％〕／１００％）^〔３０年〕＝約１５％」との記載があり，本債券の留意点として，複数の項目が列記され（乙７・９頁の１２項目，乙２７・７頁の９項目），その中に，「金利・為替の変動の影響等により途中売却時に損失を被ることがあります。」，「大幅な円高の結果，著しく価格が低下し，本債券と同年限の満期期間の長いゼロクーポン債と同様の価値（円換算したもの）まで下落する場合があります。」との記載がある。Ｅは，本債券の留意点として列記された項目の説明について「まとめに近いようなものになるんですが，順番に説明していきまして，途中売却等についてもそうですし，為替，順番にこう説明していきました，これについてまとめのようなかたちで。」と述べる（証人Ｅ・１３頁）。しかし，Ｅの説明は，本件各債券の他のリスクについては，「ユーロ債のご案内」を基に，数値を当てはめながらそのリスクを具体的に説明しているのに対し，途中売却時の損失リスクについては，金利，為替の変動の影響等で損失を被ることがあることを説明したという程度であって，途中売却時の損失リスクが，満期償還時の元本割れリスクとは質的に異なる大幅な損失を生じさせるものであることを具体的に説明したとは言い難い。このような説明を聞いたとしても，途中売却時の損失リスクが，具体的に説明された他のリスク・メリットの中に埋没してしまって，説明を聞いた顧客が，途中売却時の損失リスクに特段の注意を払うことがなかったとしても当然といえる。また，仮に，Ｅが証言するように，本債券の留意点を順に説明したことがあったとしても，まとめとして９項目ないし１２項目の列記事項を順に説明したという程度のものであり，「本債券と同年限の満期期間の長いゼロクーポン債と同様の価値（円換算したもの）まで下落する」とはどの程度のリスクに繋がるのかとか，途中売却時の損失リスクが他のリスクと異なる大幅な損失に繋がることが具体的に説明されたと認めることは困難であるし，原告が途中売却の損失リスクに係る記載部分の重要性に留意することがなかったとしてもやむを得ないというべきである。原告は，Ａの代表取締役会長を務めていたとしても，本件仕組債１を購入した当時は７８歳という年齢であり，Ｅが交付した一般的な説明資料の上記記載事項を自ら読んで理解することができたとは直ちに認め難いから，Ｅの説明が上記の程度に留まるものであった以上，一般的な説明資料を交付してあるから原告はその内容を理解することができたはずであると認めることもできない。
エなお，被告は，途中売却時の時価や途中売却時に被告が提示する買取価格はそもそも予め具体的に説明できる性質の事柄ではないなどと主張するが，途中売却時の具体的な価格を予め算定することができないとしても，途中売却時の損失リスクの程度が，満期償還時の損失リスクとは質的に異なる大幅な元本割れに繋がることを顧客に理解させることは，説明方法を工夫すれば十分に可能であるというべきである。
オしたがって，Ｅが原告に対し本件各仕組債の途中売却による損失リスクについてした説明には，説明義務違反の違法性が認められるというべきである。
⑷原告は，その他にも，Ｅが説明すべきであった事項として複数の指摘をするが，それらの事項の説明をすることが望ましいといえるとしても，その説明がなかったことから，直ちに本件各仕組債のリスクを理解するのに必要な説明が欠ける違法があると認めることはできない。
４一任売買
前記１⑵イで認定したとおり，原告は，被告と取引口座を開設してから，ニュースや新聞から得た知識や，被告従業員からのアドバイスを参考にし，自ら銘柄を選んで国内株式等の取引をしていたものであり，原告には，自らの判断で投資銘柄を決めるという姿勢が窺われるから，本件各仕組債についても，Ｅから勧誘を受け，説明を受けた情報を基に，自らの判断で購入したというべきであり，本件各証拠を検討しても，原告が行った本件各仕組債の取引が実質的に一任売買としてされた違法なものであると認めるに足りる証拠はない。
５損害及び過失相殺
⑴原告は，本件各仕組債の取引によって合計６４９０万円の損失を被ったものであるが（前記前提事実⑵オ），本件仕組債１のクーポンとして合計２５１万１００１円（税引後）を受け取り（前記前提事実⑵ウ），本件仕組債２のクーポンとして合計８００万円（税引後）を受け取っているから（前記前提事実⑵エ），原告が本件各仕組債で被った実質的な損害は，５４３８万８９９９円となる。


平成２８年１２月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ワ）第３６６６７号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月２日
判                  決
原              告          Ａ同訴訟代理人弁護士          平      松              明同補佐   人弁理   士          吉      原    朋      重被              告          株式会社Ｂ製麺   所同訴訟代理人弁護士          大谷    部      雅      典
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，飲食店に関する宣伝用の看板，電光看板，価格表，チラシ，のれん，箸袋に「新高揚」の標章を付して，展示又は頒布してはならない。２被告は，「新高揚」の標章を付した飲食店に関する宣伝用の看板，電光看板，価格表，チラシ，のれん，箸袋を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，８０２万５６００円及びこれに対する平成２８年１月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４訴訟費用は被告の負担とする。
５仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，別紙商標権目録記載の商標権（以下「原告商標権」といい，原告商標権に係る商標を「原告商標」という。）の商標権者である原告が，被告に対し，被告が経営する飲食店において「新高揚」という標章（以下「被告標章」という。）を使用することは，原告商標権を侵害すると主張して，商標法３６条１項・２項に基づき，被告標章の使用の差止及び被告標章を付した看板等の廃棄を求めるとともに，民法７０９条・商標法３８条３項に基づく損害賠償金として，平成２５年３月２６日（原告商標の商標公報発行日）から平成２７年１１月２５日までの間の原告商標の使用料相当額及び弁護士費用合計８０２万５６００円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成２８年１月８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)当事者
ア原告は，昭和４７年，東京都中野区の中野新橋において「新高揚」という名称のラーメン店（以下「中野店」という。）を開店した。原告は，昭和５６年８月２９日，有限会社新高揚（以下「訴外会社」という。）を設立し，その代表取締役に就任した。訴外会社は，その後，現在の被告所在地において「新高揚」という名称のラーメン店（以下，後記(3)の営業譲渡の前後を通じて「本件店舗」という。）を開店した。なお，中野店はその後閉店した。（甲５）
イ被告は，その所在地において，「新高揚」という名称のラーメン店（本件店舗）を経営する株式会社である。
被告代表者であるＢ（以下「Ｂ」という。）は，平成３年頃，訴外会社に採用され，平成２３年頃からは訴外会社従業員として本件店舗の店長を務めていた。
(2)原告商標
原告は，別紙商標権目録記載のとおり，平成２４年９月２４日に原告商標を出願し，同商標権は平成２５年２月２２日に商標登録を受け，現に保有している。なお，原告商標権に係る商標公報は，平成２５年３月２６日に発行された。（甲１，２）
(3)営業譲渡
ア訴外会社と，当時設立中の被告の発起人であったＢ及び訴外Ｃ（以下「Ｃ」という。）との間で，平成２４年１１月１２日，「営業譲渡契約締結に関する同意書」（乙２。以下「本件同意書」という。）が締結された。本件同意書には，①訴外会社が，同年１２月３１日をもって，設立後の被告に対し，本件店舗の「営業権」を譲渡することを予定し，被告はこれを譲り受けることを予定すること，②「営業権」とは，店舗に現存するのれん，訴外会社名義の電話加入権，店舗造作全部，外看板，得意先及び仕入先に対する権利，店舗の賃貸借権を含めた一切の権利をいうこと及び③譲渡対価は１７００万円とする旨の記載がある。
イＢ及びＣ（以下，「被告代表者ら」ということがある。）は，同年１１月２２日，被告を設立した。（乙２，３）
ウ訴外会社と被告は，同年１１月２９日，訴外会社が，同年１２月３１日をもって，被告に対し，１７００万円で本件店舗の営業を譲渡する旨合意し，営業譲渡契約書（乙１）を作成した（以下，同契約書を「本件営業譲渡契約書」，同契約書による合意を「本件営業譲渡契約」といい，同契約に基づく営業譲渡を「本件営業譲渡」という。）。（乙１）エ本件営業譲渡契約において，訴外会社から被告に譲渡される財産は，「商品，貯蔵品，店舗造作，器具備品，その他営業物品」各一式とされていた。また，同年１２月２１日以降に仕入れた商品の代金は被告が負担する旨及び訴外会社が退去する際に造作の償却部分が発生して造作費の１５％が請求された場合には，被告が負担する旨が合意されていた。（甲６，乙１）オ原告は，本件営業譲渡前に，被告に対し，自ら原告商標を出願している旨を伝えたことはない。
(4)被告による被告標章の使用
訴外会社は，平成２４年１２月３１日，被告に対し，本件店舗を引き渡し，被告は，以後，被告標章を用いてラーメン店である本件店舗を営業している。被告標章は原告商標と同一であり，被告が被告標章を使用する役務は原告商標の指定役務（飲食物の提供）と同一である。
３争点
(1)信義則違反ないし権利濫用の成否
(2)損害発生の有無及びその額
第３当事者の主張
１争点(1)（信義則違反ないし権利濫用の成否）について
〔被告の主張〕
(1)被告は，平成２４年１１月２９日，原告が代表取締役を務めていた訴外会社から，本件店舗の営業を譲り受けた。その際，被告が「新高揚」の名称を使用しないことは前提とはされていなかったし，被告代表者らが原告に対し，「新高揚」の店名を用いないと明言したこともなかった。被告が，「新高揚」の名称を使用しないことを前提とするのであれば，譲渡される営業権の中に，「のれん」や「外看板」を含める必要はなかったはずであるし，そもそも，「新高揚ラーメン」である本件店舗の営業を譲り受けるのであるから，被告代表者らが「新高揚」の名称や店名を用いないなどと言うわけがない。


(2)被告は，訴外会社から，「新高揚ラーメン」である本件店舗の営業を譲り受けているのであるから，被告が，以後，「新高揚」の名称を使って営業活動を行うことは当然であり，そのことについて合理的な期待が生じていた。一方，原告は，訴外会社の代表取締役であったのであるから，営業譲渡に当事者として深く関与していた。そして，被告は，現在に至るまで「新高揚」の名称を使って本件店舗の営業を継続しているところ，被告標章の使用を差し止められると多大な損害が生じる。
このような事情に鑑みると，原告が，原告商標権の登録を有していることを奇貨として，被告に対して，その使用の差止めや損害賠償を請求することは，甚だしく矛盾した態度によって被告に多大な損害を生ぜしめるものというべきであるから，信義則（民法１条２項）に反し，また権利濫用（同条３項）に当たる。
(3)原告の主張に対する反論
本件営業譲   渡契約   の前後   を通じ   て，原   告が，   「新高   揚の名   前は使   わせない。   」など   と発言   したこ   とはな   いし，   原告と   被告代   表者ら   との間   で，「のれん」に関する   やりとりは全くなか   った。たしかに，原   告の妻から，Ｃに対   し，商   標登録   証の写   しが送   られた   ことは   あった   が，そ   の際も   原告は何ら   権利主   張はし   ていな   かった   。原告   が，被   告に対   して，   商標権   侵害の主張   をした   のは，   平成２   ７年９   月１７   日付け   の本訴   補佐人   弁理士   からの通知書が初めてで   ある。
Ａ家の   家紋に関する   平成２   ５年１   月２３   日付け   念書（   甲７。   以下「   本件念書   」とい   う。）   は，原   告の強   い要請   があっ   たこと   からや   むなく   原告に渡し   たもの   であっ   て，被告   が積極   的に差   し入れ   たもの   ではな   い。原   告は，家   紋につ   いては   念書を   強く求   めたに   もかか   わらず   ，「新   高揚」   の名称の使用については   念書を求めていない   。これは，原告   が，被告に対し，これま   で「新   高揚」   の名称   の使用   につい   て何ら   主張を   してこ   なかっ   たことの証左である。
また，   本件営   業譲渡   契約に   おいて   は，「   のれん   」等を   含めて   一切の   権利を含   む「営   業権」   が譲渡   され，   被告が   「新高   揚」の   名称を   継続し   て使用する   ことと   なって   いたの   である   から，   本件営   業譲渡   契約締   結当時   ，原告が原   告商標   の出願   をして   いたの   であれ   ば，原   告には   ，その   事実を   被告に対して告知す   る信義則上の義務が   あったというべきで   ある。
〔原告の主張〕
(1)次の経緯から，本件営業譲渡契約においては，被告が「新高揚」の名称を使用しないことが前提となっていたことは明らかである。ア原告及びその妻は，平成２４年１０月中旬，本件店舗の店長であったＢから，訴外Ｄ（以下「Ｄ」という。）を紹介された。原告及びその妻は，数日後，ＤからＣを紹介された。
イＣは，同年１１月２日，原告に対し，２２５０万円で本件店舗を買い取る旨の申し出をし，原告は，その条件で話を進めてよいと回答した。ウところが，Ｃは，Ｂ同席のもとで，同月１１日，原告及びその妻に対し，Ｄが抜け，ＣとＢの２人で本件店舗を購入することとなったことから，買い取り金額を１５００万円くらいに減額してほしいと申し入れた。原告が，「そんなに安い金額となってしまうのであれば新高揚の名前は使わせない，それでいいのであれば，１７００万円で売っても構わない」と述べたところ，Ｃは，「新高揚の名前は使わないということでかまわない，直ぐには変えられないので１年くらいですかね」と言った。そこで，原告とＣ及びＢは，本件店舗の営業譲渡に向けて，話を進めることとなった。エその後，Ｃが本件同意書の案を作成したが，その第２条に，譲渡される予定の営業権の内容として「店舗に現存する商品，営業用動産，のれん，甲（判決注・訴外会社）名義の電話加入権，店舗造作全部，外看板，得意先及び仕入先に対する権利，店舗の賃貸借権を含めた一切の権利」と記載されていた。原告は，Ｃに対し，上記記載から「商品」，「営業用動産」及び「のれん」を削除するよう求めたが，Ｃは，「商品」及び「営業用動産」は削除するが，「のれん」は削除しないと述べた。原告は，営業権を意味するいわゆる「のれん」が譲渡されると，「新高揚」の名称の使用が含まれてしまうと考え，Ｃに対し，「のれん」の譲渡が含まれるのであれば契約できないと伝えたところ，Ｃは，本契約の時に削除するので問題はないと説明したことから，原告はそれならば構わないと考え，原告の妻が代筆して本件同意書に署名・押印した。本件同意書では，外看板も譲渡対象とされていたものの，外看板はそもそも家主の所有分であることなどから，原告は，特に気にしなかった。
オ訴外会社と被告は，同月２９日，本件営業譲渡契約を締結した。本件営業譲渡契約書は，本件同意書とは内容が異なっており，「のれん」の記載がなかった。このとき，原告が，Ｃに対し，「新高揚」の名称は使用できないことを強調して伝えたところ，Ｃは，資金繰りや準備に時間がかかるので，１年くらいの猶予をくださいと述べた。訴外会社と被告は，１年以内には本件店舗の名称を変更する旨合意した。


カ原告は，同年１２月下旬，取引業者に対し，本件店舗が閉店する旨の挨拶状を送った。原告は，同月３１日，本件店舗から，４０年間の経歴・功績などを綴った看板，「新高揚」の名前入りのマッチ・売上伝票・旗など，厨房の入り口に掲げていた「のれん」（夏用）を回収した。冬用ののれんは，間仕切りとして必要であり，また，古く汚れていたので，回収しなかった。Ｃは，本件営業譲渡契約書の別紙として，訴外会社から被告に譲渡される財産は，「商品，貯蔵品，店舗造作，器具備品，その他営業物品」各一式である旨が記載された目録を持参していたが，「のれん」は記載されていなかったので，原告は，そのまま書面を取り交わした。キ被告は，平成２５年１月以降，「新高揚」の名前だけではなく，原告の家紋（Ａ家の家紋）もそのまま使用していたことから，原告が被告に対し苦情を述べたところ，被告は，原告に対し，Ａ家の家紋を一切使用しない旨を約束し，今後，名刺やシールなどの販促品や看板等にＡ家の家紋を使用した場合には，罰則として１００万円を支払う旨記載した本件念書（甲７）を差し入れた。
ク原告の妻は，同年３月，Ｃ及びＢに対し，「新高揚」の商標が登録された旨伝えた。原告の妻は，その後何度も，Ｃ及びＢに対し，「新高揚」という名称の使用を中止するよう催促した。
(2)「新高揚」の名称は原告である「Ａの店」としてラーメン業界で知られており，原告は，「新高揚」の名称は，ラーメン職人としての原告の人生そのもの，生きてきた証であると考えたことから，原告個人名義で原告商標の出願をした。原告が，被告側から譲渡の話を持ちかけられた時点では，原告商標が登録されるか否かは不確実であったから，許諾可能な権利は発生していなかったし，また，出願の事実を告知する義務もなく，そもそも，本件営業譲渡契約において，被告が「新高揚」の名称を使用することは前提となっていなかった。したがって，原告は，本件営業譲渡契約の前後を通じて何ら矛盾した態度をとっておらず，非難されるべき点はない。(3)そもそも，被告がこれまで「新高揚」の名称を使って営業を継続していること自体が不当である。また，「新高揚」の名称には高い周知性はなく，それほど大きな顧客吸引力もないから，被告が「新高揚」の名称を継続使用する利益は，原告の財産権保護の利益よりも小さい。さらに，被告は，本件営業譲渡契約締結前に，原告商標が出願されていることを確認することもできたのにそれをしなかったというにすぎず（公開商標公報は平成２４年１０月１８日公開である。），本件における被告の主張は，自らの落ち度を原告に転嫁するものである。
(4)したがって，本件請求は，何ら信義則に反するものではないし，権利濫用にも当たらない。
２争点(2)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)使用料相当額（商標法３８条３項）
被告の売上げは月額６００万円を下らないから，被告は，平成２５年３月２６日から平成２７年１１月２５日までの３２か月間に，少なくとも１億９２００万円を売り上げた。
そして，原告商標権の使用に対し，権利者である原告が受けるべき金銭の額に相当する額は，上記売上額の３．８％に当たる７２９万６０００円である。
(2)弁護士費用
原告は，本訴の追行を原告訴訟代理人弁護士に委任した。そして，被告の商標権侵害の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は７２万９６００円である。
(3)合計額   ８０２万５６００円
〔被告の主張〕
争う。
第４当裁判所の判断
１前記第２，２の前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実が認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
(1)原告及び訴外会社による本件店舗の営業
ア訴外会社は，平成３年頃，Ｂを採用し，Ｂは，平成２３年頃から，本件店舗の店長を務めていた。
イ原告は，６０歳となった平成２０年頃には，自ら本件店舗の店頭に出てラーメンを作ることはなくなり，Ｂに対し，原告の跡を継ぎ，本件店舗を購入するよう持ちかけていた。このとき，原告は，Ｂに対し，「新高揚」という店名も含めて本件店舗を売却する意向を有していた。（原告本人[１，３６]）
ウ原告は，平成２４年９月２４日，原告商標について，商標出願をした。
（甲１，２，原告本人［２］）
(2)本件営業譲渡に係る事実経緯
アＢは，平成２４年１０月中旬，原告に対し，本件店舗を購入したいという知人がいると述べ，Ｄを紹介した。Ｄは，原告に対し，知人のＣがスポンサーとしてお金を出すと説明した。（原告本人［２］）イ原告は，当初，Ｃに対し，本件店舗を２５００万円で売却する旨提案した。この額は，原告が，出資額の５倍が一般的な価格であると知人から聞いて算出した額であった。一方，Ｃは，当初，５００万円での購入を考えていた。このとき，原告並びにＢ及びＣは，店名，スタッフ，ラーメンの味，店舗の設備をまとめて譲渡することを前提としていた。（証人Ｃ［４］，原告本人［３２，３６］）
ウその後，原告とＣの間で交渉がされ，Ｂ及びＣの２名が本件店舗を１７００万円で購入するという内容で合意した。
エ訴外会社は，同年１１月１２日，被告の発起人であるＢ及びＣとの間で，本件同意書（乙２）を作成した。Ｃが作成した本件同意書の原案においては，譲渡対象の営業権は，「店舗に現存する商品，営業用動産，のれん，甲（判決注・訴外会社）名義の電話加入権，店舗造作全部，外看板，得意先及び仕入先に対する権利，店舗の賃貸借権を含めた一切の権利」である旨記載されていたが，原告の要望を受けて，本件同意書においては，「（店舗に現存する）商品」及び「営業用動産」が譲渡対象の営業権の内容から削除された。また，原告の要望を受けて，本件同意書には，第２条に「商品代金の引き継ぎに関しては，甲が，２０１２年１２月２１日から仕入れた商品代金は乙（判決注・被告）の負担とする。」と追記され，第８条の訴外会社の決算書及び税務申告書を被告が閲覧し写しを入手できる旨の記載が削除され，また，第１２条に「甲が退去の際に造作の償却部分が発生して造作費の１５％が請求された場合，支払いは乙の負担とする。」という条項が追記された。


Ｃ及びＢは，原告に対し，譲渡代金として，１７００万円を現金で支払った。この代金の約８割をＣが，約２割をＢが負担した。（乙２，３，証人Ｃ［１］）
オ同年１１月２２日，Ｂ及びＣを取締役として，被告が設立された。カ訴外会社は，同年１１月２９日，被告との間で，同年１２月３１日をもって訴外会社が被告に本件店舗の営業を譲渡する旨合意し，本件営業譲渡契約書（乙１）が作成された。
被告は，本件営業譲渡に伴い，本件店舗内に設置されていた動産類，賃貸借契約の契約上の地位，電話加入権及び訴外会社が同年１２月２１日以降に仕入れ先から購入した商品の代金支払債務などを引き継いだ。
（乙１）
キ原告は，Ｃを同行し，同月下旬頃，取引先３，４軒に対し，挨拶回   りをし，今後はＢがメインとしてやっていく旨伝えた。また，訴外会社は，同月下旬，取引先に対し，同月３１日をもって「らーめん店   新高揚」を閉店すること及び取引を同日で終了する旨を通知した。（甲９〔枝番含む。〕，証人Ｃ［１２］，原告本人［３５］）
ク原告は，被告代表者らに対し，本件営業譲渡前に，原告商標を出願中であることを伝えていない。原告と被告代表者らは，本件営業譲渡後の本件店舗の店名について話をしたことがない。また，原告は本件店舗の所在する部屋の賃貸借契約の貸主に対して，店名が変更になることから外看板が変更になる旨を伝えたことはない。（原告本人［３５，３７］）ケ被告は，平成２５年１月，本件店舗の営業を開始した。被告は，営業開始に伴って，原告の家紋が記載された販売促進用のシールやスタッフ用のＴシャツを作成した。また，被告が訴外会社から引き継いだ動産のうち，ゆで麺機，製氷機，エアコンなどに不具合があり，被告は，これらの買い換えのために３００万円程度を要した。なお，本件店舗には，Ｂが常駐してラーメンを作っている。（証人Ｃ［６］）コ被告は，その後，原告から原告の家紋を使用しないよう要請を受け，同月２３日，訴外会社に対し，被告が「Ａ家の家紋」を使用しないこと及び今後，名刺やシールなどの販促物や看板等に上記家紋を使用した場合には，１００万円を支払うことを約束する内容の本件念書（甲７）を差し入れた。
サ原告商標は，同年２月２２日，登録された。その後，原告の妻は，原告商標の登録証及び「サクラサク」と記載した紙を被告に送付したが，送付した理由を説明する文書等は同封しなかった。（甲１，２，証人Ｃ［２５，２６］，原告本人［２６］）
シ原告は，平成２７年９月，本訴補佐人弁理士を通じて，被告に対し，被告標章の使用が原告商標の侵害に当たる旨の手紙を送付した。（証人Ｃ［１４］）
ス原告は，原告商標を，現在に至るまで自ら使用していないし，将来においてこれを使用するための店舗の営業等の具体的な計画を有しているわけでもない。（原告本人［２６，２７］）
（３）被告による被告標章の使用
ア被告は，本件店舗において，「手打ちらーめん新高揚」「地下１階    新高揚」「開業昭和５７年新宿自家製らーめん    新高揚新宿本店」などと記載された看板を，本件店舗が地下一階において営業するビルの外面に設置し，「新高揚」と記載された看板を，本件店舗に向かう階段の入り口に設置している。（甲３の１ないし３）
イ被告は，本件店舗において，「新宿自家製らーめん    新高揚」の記載があるメニュー及び「新高揚」の記載があるメニューを使用している。（甲３の４・５）
ウ被告は，本件店舗において，「新高揚」と記載されたのれん及び箸袋を使用している。（甲３の６・７）
２争点(1)（信義則違反ないし権利濫用の成否）について(1)前記１の各事実によれば，原告は，被告に対し，本件店舗の設備のみならず，第三者との関係における契約上の地位や権利義務なども含めて店舗の営業一切を譲渡していること，本件同意書において，原告と被告の発起人であるＢ及びＣとの間で，「のれん」や「新高揚」との店名が記載された外看板も含めて本件店舗を譲渡する旨合意していること，ここでいう「のれん」には「新高揚」の店名が含まれると考えられること，原告は，家紋を使用しないことについては，被告に本件念書を差入れさせ，違約金についてまで約束をさせたにもかかわらず，本件店舗の名称の使用については何ら文書を作成し又は作成させていないことが認められ，これらを総合考慮すると，本件営業譲渡契約は，被告が「新高揚」の名称を使用することを前提として締結されたものであると認めるのが相当である。
(2)この点に関して原告は，本件営業譲渡の交渉時に，「新高揚」の名称を使用しないことを条件に減額に応じたとか，本件同意書の原案について，Ｃに対し，「のれん」を削除するようにいったところ，Ｃから契約書のときに書き換えればよいといわれて削除されなかったなどと主張し，それに沿う供述をしている。
しかし，上記各主張を認めるべき客観的証拠はないばかりか，前記１(2)エのとおり，Ｃは，本件同意書について，原告の要望を受けて複数の修正に応じていたのであるから，被告が「新高揚」の名称を使用しないことを前提として本件営業譲渡に係る交渉がされていたとすれば，Ｃが「のれん」についてのみ本件同意書の記載の修正に応じないとはおよそ考えられない。また，原告は，原告本人尋問において，本件営業譲渡契約書には「のれん」の記載がなかったのでよろしいと思っていたなどとも供述するが，本件営業譲渡契約締結時には，本件営業譲渡契約書には「引き継ぐ財産」が記載された別紙が添付されておらず，本件営業譲渡契約書をみても「のれん」が譲渡対象となっているか否かが明らかとなるものではないし，さらに，本件店舗の引渡時に作成された本件営業譲渡契約書の別紙（甲６）には，本件店舗内に存在していた物品である「商品，貯蔵品，店舗造作，器具備品，その他営業物品」について「一式」と記載されているにすぎず，現に本件営業譲渡により引き継がれた契約上の地位や債権債務は記載されていないから，上記別紙の記載をもっても，本件営業譲渡の対象に「新高揚」の名称ないし「のれん」が含まれていないということはできない。


平成３０年４月１８日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００８７号専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴事件原審・大阪地方裁判所平成２７年（ワ）第１０５３２号
口頭弁論終結日平成３０年３月５日
判     決
控訴人      株式会   社ピカ   パワー同訴訟代理人弁護士     永    田    貴    久
赤    松    俊    治
被控訴人      株式会社キャスティングイン
同訴訟代理人弁護士     藤    田    謹    也
鵜    澤    亜紀    子
同補佐人弁理士      小    林    正    治
小    林    正    英
主     文
１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人は，控訴人に対し，２５１万８８７８円を支払え。３控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを２０分し，その１を被控訴人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。
５この判決の第２項は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，原判決別紙特許権目録記載の特許権について，平成２３年８月２５日特許庁受付第００６７９０号をもってした専用実施権の設定登録（乙区順位第１番）の抹消登録手続をせよ。
３被控訴人は，控訴人に対し，４０４２万５０００円を支払え。４訴訟費用は，第１，２審を通じ被控訴人の負担とする。第２事案の概要（略称は，審級による読替えをするほか，原判決に従う。）１本件は，発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第４３２４６３９号に係る特許権（本件特許権）を有する控訴人が，本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人に対し，①専用実施権設定契約（甲４契約）の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め，②甲４契約に基づき，平成２６年１２月から平成２７年３月までの間の実施料１４７０万円の支払を求めるとともに，不当利得返還請求権に基づき，甲４契約解除後の同年４月から１０月までの間の実施料相当額２５７２万５０００円の支払を求めた事案である。
原判決は，①甲４契約の期間は満了していないし，同契約の債務不履行は認められない，②甲４契約上の実施料未払はなく，不当利得も成立していないと判断して，控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで，控訴人が原判決を不服として控訴した。なお，控訴人は，当審において，甲４契約に基づく実施料請求を平成２６年１２月から平成２７年１０月までに拡張するとともに，平成２６年１２月から平成２７年１０月までの期間に係る不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。
２判断の前提となる事実
原判決１０頁２４行目の「平成２５年」を「平成２６年」と訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の１記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点
(1)本件専用実施権の期間経過による消滅（争点１）(2)本件専用実施権設定契約（甲４契約）の債務不履行解除による本件専用実施
権の消滅
ア実施料不払を理由とする債務不履行解除の成否（争点２－１）イ秘密保持義務違反を理由とする債務不履行解除の成否（争点２－２）ウ背信行為を理由とする債務不履行解除の成否（争点２－３）エ更新時の義務違反を理由とする債務不履行解除の成否（争点２－４）
(3)金銭請求の成否
ア本件専用実施権設定契約（甲４契約）に基づく実施料支払請求権の有無（争点３－１）
イ実施料相当額の不当利得返還請求権の有無（争点３－２）ウ不法行為に基づく損害賠償請求権の有無（争点３－３）
第３争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は，以下のとおり当審における当事者の主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」の第３の１ないし４記載のとおりであるから，これを引用する。
１争点１（本件専用実施権の期間経過による消滅）
〔控訴人の主張〕
本件専用実施権の設定期間は，以下に述べるとおり５年間である。(1)甲４契約書１７条は，契約全体の有効期間が５年間であると定めていることが文理上明らかである。原判決の解釈によれば，専用実施権設定契約が更新されない場合であっても，本件専用実施権が存続することになり，不合理である。甲４契約書の原案を作成したＡ弁理士においても，契約期間は５年間であると認識していた。また，甲４契約書１７条は，甲４契約書作成に当たり，被控訴人が作成した原案（甲５６）の６条において準用される甲３契約書に記載されていたものであり，甲４契約書作成当時，当事者双方は，甲４契約の契約期間が５年であると認識し，合意していた。このことは，甲４契約締結後に被控訴人代表者が控訴人代表者に交付した甲５７の４条において，契約期間を変更したい旨の記載があることからも明らかである。
(2)甲４契約書２条５項は，あくまで甲４契約が継続している場合に，専用実施権の期間は特許権満了までという合意を示しているにすぎない。契約書中いかなる条項があるにせよ，１７条によってその契約自体が終了した場合に，効力残存条項がなければ当該契約全体が効力を失うことは当然である。(3)甲５契約書は，特許庁への手続のためにのみ交わしたものにすぎず，甲５契約書において合意はされていない。
(4)本件専用実施権設定自体の対価としては，甲４契約書記載の契約金１５００万円では低額である。５年間の専用実施権の設定の契約金として，甲３契約書記載の１０００万円と併せて総額で２５００万円と合意されたのである。(5)甲４契約書５条は，契約締結から５年以内であっても，事業化の目途が立たない場合には専用実施権の放棄をするというものにすぎず，同条を根拠に，設定期間が５年を超えることが当然に予定されていたと評価することはできない。
〔被控訴人の主張〕
本件専用実施権の設定期間は，本件特許権の期間満了日までである。(1)本件専用実施権の設定期間は，甲４契約書２条５項及び甲５契約書に明記されているとおり，特許権の期間満了日までである。


(2)甲５７は，本件専用実施権の期間までも５年と主張される可能性を懸念して，契約期間を含めた合意内容を明確にしておきたいと考えて訂正を申し出たものであり，被控訴人が本件専用実施権の期間を５年と考えていたわけではない。(3)甲４契約書１７条１項の契約期間は，契約の最も重要な本質的部分である，専用実施権の設定とその有効期間並びに契約金及び実施料に関する定めと無関係に合意されたものではなく，専用実施権の有効期間の合意（２条５項）を前提として明記されたものである。したがって，甲４契約書２条５項の定めが優先する。(4)甲４契約書の前文には，甲４契約が，甲３契約書の一部を変更する合意及び新たな合意であると明記されている。甲３契約締結から１年も経過しない時期に，契約金を従前の１０００万円に加えて，更に１５００万円を加算して２５００万円とすることで，実施権の内容を通常実施権から専用実施権に変更するとともに，許諾期間を５年から特許の存続期間満了までに延長したと考えることが，社会通念に合致する。甲５７は，契約金の支払経緯を念のために確認することを求めて記載したものであり，５年間の専用実施権設定のための契約金として２５００万円を支払うと記載したものではない。
(5)甲４契約書５条は，被控訴人に事業化のために５年間の猶予を与え，もしそれがかなわなかった場合には専用実施権を放棄する義務を負わせた条項である。２争点２－１（実施料不払を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）
〔控訴人の主張〕
(1)実施料支払の対象について
ア本件機械の製造販売について
本件機械の製造販売は本件特許権の間接侵害に当たるから，被控訴人は，実施料支払義務を負う。
イ本件液の販売について
本件液が「ルナシルバー」という商標が付されて販売されているものであっても，特定の１社の独自の製品であり，しかも特殊な銀水溶液である。したがって，本件液が「日本国内において広く一般に流通している」ものとはいえず，本件液の販売は間接侵害に該当する。
ウ本件機械のレンタルについて
本件機械のレンタルによる売上げについて，被控訴人は実施料を支払っていない。本件機械のレンタルがサブライセンスに当たることは被控訴人も認めるところであり，この場合，レンタル代金が甲４契約書２条８項１号に当たることは明らかである。そして，控訴人代表者は，被控訴人代表者に対し，レンタルを含め実施料の支払を求め，内訳を明らかにするよう何度も求めていた。(2)甲４契約における実施料の算定根拠について
ア甲４契約書２条８項１号の適用について
甲４契約書の実施料算定規定において，本件機械の製造販売と実質的に同視できる２条８項１号が，本件機械の製造販売における実施料算定規定に当たる。(ア)被控訴人が本件機械を販売した場合，購入者である歯科医院は本件特許発明を本件機械により実施しても本件特許権を侵害したことにはならない。被控訴人が本件機械の販売をするに当たり，特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれら製品の譲渡価格を決定しているからこそ，購入者である歯科医院は本件特許発明を実施できるのであるし，被控訴人には控訴人に対する実施料の支払義務が生じている。この特許発明に係る方法の使用に対する対価は，まさに甲４契約書２条８項１号における実施許諾料に該当する。なお，本件機械の代金７０万円は，専用品としてほかに使い途が想定できない本件機械自体ではなく，本件特許発明に係る方法を多数回実施できる点に価値を見出しているのであって，本件特許発明の使用に対する一括した先払いと位置付けられるから，７０万円全額を実施料算定の基準額とすべきである。
また，甲４契約書の実施料算定規定は，想定される本件特許発明の直接的な実施を３類型（２条７項，８項１号及び同２号）に分類して規定しているが，本件機械の販売は，８項１号の直接行為と強い因果関係のある一体不可分の連続的なものであるから，同号により実施料を算定すべきである。
(イ)甲４契約書は物の製造販売を想定していた。甲３契約締結後，甲４契約締結前の平成２２年１０月２０日の控訴人代表者及び被控訴人代表者らの打合せにおいて，控訴人代表者と被控訴人代表者が今後の動きとして「将来は抗菌加工自体を歯科医院に普及し，先生と契約して，『契約金・レンタル料』といった形にしたい」との話をしていた（乙１９）。抗菌加工を歯科医院に普及させるということは，歯科医院において抗菌加工を行わせるということであり，そのためには本件機械を歯科医院に設置することが不可欠であるため，本件機械の製造販売について甲４契約締結前に協議されていたことは明らかである。
以上のとおり，甲４契約締結時において，本件機械の製造販売についても想定されていたのであって（甲３３，乙１９），本件機械の製造販売の特許法上の位置付けについて共通認識がなかったとしても，本件機械の製造販売についての実施料支払義務はあるが，実施料率について合意をしていないということにはならない。(ウ)実施料の支払義務があるのであれば，その義務内容も定まっているというべきである。そうでなければ，被控訴人が本件機械の販売で巨額の利益を得ながら，控訴人に何ら利益分配せずともよく，控訴人が被控訴人に何ら請求できないことになって，不当である。また，原判決は，実施料が定まっていないとしながら，本件機械の代金の３％の支払を継続することによって債務不履行が認められないとしており，不当である。
イ甲４契約書２条７項の適用について
仮に，甲４契約書２条８項１号が実施料算定根拠とならないのであれば，出荷する製品と対象を広く包括的に規定している２条７項が基準になるというべきである。ウ甲４契約書２条８項１号又は７項の類推適用について（当審における追加的主張）
仮に，甲４契約に直接ないし明示的に実施料算定規定がなかったとしても，実施料の支払義務がある以上，具体的な金額が算定されるべきである。被控訴人は，本件機械の製造販売により歯科医院等から機械の販売代金を受領し，本件機械を購入した歯科医院等は本件特許発明の業としての実施ができるのであるから，甲４契約書２条８項１号の予定しているサブライセンスと状況が近似している。したがって，甲４契約書２条８項１号又は７項を類推適用して実施料を定めるべきである。エ社会通念上相当な実施料について（当審における追加的主張）仮に，甲４契約書２条８項１号又は７項の類推適用が認められないとしても，信義則に基づき社会通念上認められるべき実施料率により具体的な実施料率を算定すべきである。そして，企業の利潤が，技術，資本，経営の３要素の結合によって生み出されるとする考え方（利益三分法）や，企業の利潤は，資本，組織，企業努力（労働力），特許（技術）の４要素によって生み出されるとする考え方によれば，少なくとも，ライセンシーによって得られた利益の２５～３０％程度を実施料とする考え方が広く参照されている。


したがって，被控訴人は，控訴人に対し，本件機械の売上高から製造原価を控除した額（粗利）の２５％，そうでないとしても，本件機械の売上高の１０％を実施料として支払うべきである。
(3)甲４契約の債務不履行解除について
ア前記(2)ア及びイのとおり，実施料の算定基準は甲４契約書２条８項１号又は７項によって定まっているから，平成２７年４月１日付けの催告は有効であり，甲４契約は債務不履行によって有効に解除されている。また，粗利の３％を支払ったからといって，債務不履行に当たらないということはできない。イ前記(1)ウのとおり，被控訴人には，本件機械のレンタルに係る実施料について債務不履行が認められる。控訴人は，被控訴人に対し，平成２９年１１月２日付け控訴人準備書面(1)の送付（同月１日）によって，甲４契約を解除する旨の意思表示をした（当審における追加的主張）。
ウ控訴人は，被控訴人に対し，平成３０年２月５日付け訴えの変更申立書の送達（同月７日）によって，前記(2)ウ及びエに基づく実施料の支払を求め，相当期間内に支払がない場合は，甲４契約を解除する旨の意思表示をした（当審における追加的主張）。
〔被控訴人の主張〕
(1)実施料支払の対象について
ア本件機械の製造販売について
本件専用実施権には内容の制限がないため，専用実施権者は，本件特許発明の実施に関して特許権者と同等の権原を有する。本件特許発明は，その実施に使用する機器や液体に制約がないため，実施に当たってどのような機器や液を使用するかについては，専用実施権者である被控訴人の実施権原内にある。したがって，被控訴人による本件機械の開発，提供は，本来，控訴人が履行すべき義務（技術，ノウハウに関する情報及び資料の提供義務。甲４契約書８条）を被控訴人が行ったことに他ならず，専用実施権原内の正当行為である。そうすると，被控訴人による本件機械の製造販売は，本件特許発明を実施する正当権原内の特許権実施行為の一形態であるから，違法性はなく，間接侵害には当たらない。
イ本件液の販売について
本件液が１社独自の製品であっても，インターネットなどでも広告し，一般人が誰でも購入できる商品であり，家庭用を含めたあらゆるものに広く使用されているから（乙４５），「日本国内に広く一般に流通している」ことは明らかであり，本件液の販売について間接侵害は成立しない。
ウ本件機械のレンタルについて
甲４契約書において具体的な実施料は定められていない。被控訴人は，控訴人から請求されていなかったことから，暫定的にも実施料を支払っていない。(2)甲４契約における実施料の算定根拠について
ア甲４契約書２条８項１号の適用について
被控訴人は，本件機械及び本件液の実施料率として，売上げの３％を請求されたのであって，甲４契約書２条８項１号に基づく請求をされた事実はない。そもそも本件専用実施権は，甲４契約締結当時，電子レンジで実施できることが前提となっていたのであり，本件機械を製造することは全く念頭に置いていなかったのであるから，甲４契約書で，本件機械の製造販売に関する実施料を定めたはずがない。甲３３にある「装置」とは，繊維加工用のための装置であり，義歯に関する抗菌事業とは全く別の物である。また，乙１９では，電子レンジを使用することを前提として，将来は抗菌加工自体を歯科医院に普及させたいとしていたのであって，本件機械の製造販売を想定していたわけではない。
被控訴人が歯科医院から受け取る金員は，本件機械という物の売買の対価であって，サブライセンス設定により，受け取る契約金ではないし，実施許諾料・使用許諾料でもない。
契約関係があったとしても，代金額が決まっていないことはあり得る。本件においても，契約締結当時には想定されなかった本件機械が開発され，その実施料が明確に定まっていない状態にあった。
イ甲４契約書２条７項の適用について
甲４契約書２条７項は，単純な製品の販売価額を基礎金額とするわけではなく，本発明，本加工を施す前の通常価格と施した後の価額の差額を基礎金額とする。本件機械は，本発明，本加工を施す対象となる物ではなく，施すための手段に用いるものであるから，施す前の通常価格も施した後の通常価格も想定することができない。
ウ甲４契約書２条８項１号又は７項の類推適用について前記ア及びイのとおり，甲４契約書２条８項１号又は７項の想定する行為は，本件機械の販売と全く異なるものであるから，類推適用する余地はない。
エ社会通念上相当な実施料について
本件機械の実施料率を算定するに当たっては，①被控訴人が契約金として控訴人に２５００万円を支払済みである事実，②市販の電子レンジでは安定した効果が出なかったことから，被控訴人が多額の金銭，少なくとも約１３００万円を投資して本件機械を開発した事実，③被控訴人による本件機械の開発がなければ歯科医院が本件特許発明を利用することができなかった事実，④控訴人と被控訴人の間で本件機械の実施料率に関して協議を行っていた事実などの諸事情を勘案すべきである。特に，被控訴人は，当初，本件機械及び本件液についての実施料の支払義務の存在につき認識していなかったところ（甲１０），控訴人から，本件機械及び本件液について実施料の支払の要請を受けたので（甲１３，１６），本件機械の販売価格から製造原価及び販売管理費等の諸経費を控除した粗利の３％の提案をした（甲１９）。これに対し，控訴人が，粗利の３％では債務の本旨に従った履行ではないとして契約解除の意思表示をしてきたので（甲２０の１），再度，粗利の５％の提案をしたところ，控訴人がこれを拒否した上で売上高の３％の提案をしてきたので（乙４１），被控訴人は，暫定的にではあるが，これに同意し，現在に至るまで支払を継続している。かかる交渉経緯を前提とすれば，本件機械に係る実施料率は，売上高の３％相当額とするのが相当である。
(3)甲４契約の債務不履行解除について
ア被控訴人は，前記(2)のとおり実施料に関する定めのない状況の下，控訴人から請求された本件機械及び本件液の販売に係る実施料を暫定的ではあっても支払っているから，何ら債務不履行となる事由はなく，甲４契約の解除は認められない。イ仮に，本件機械のレンタルに係る実施料の不払が債務不履行に当たるとしても，本件機械のレンタルを実施したのは平成２６年１月から１２月までの１年間で，契約件数はわずか３０件であって，想定される実施料は僅少である。また，被控訴人は，実施料率が定まった場合には，実施料を支払う意思がある。したがって，本件契約が継続的契約である以上，信頼関係の破壊には至っておらず，甲４契約の解除は認められない。
３争点２－２（秘密保持義務違反を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）
〔控訴人の主張〕


控訴人代表者が被控訴人の従業員Ｂに送った電子メール（乙８の２６・２８）において，特許で開示されている範囲を示し，「これら以外は，機密事項としてお取り扱いの程，宜しくお願い致します」としているし，データの使用について何ら許可申請をもらっていないとしているのであるから，「補綴臨床」平成２７年９月号に掲載された王宝禮教授の論文（甲３０）における銀イオン水溶液の安全性試験データやＳＥＭ写真が，控訴人承諾の下で利用されていないことは明らかである。
〔被控訴人の主張〕
控訴人の主張は，当時作成された電子メール等の客観的証拠（乙８の２３・２５・２６，４６）に反する根拠のないものである。
４争点２－３（背信行為を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）
〔控訴人の主張〕
(1)被控訴人は控訴人に対し，本件機械や本件液の販売開始を報告していない。被控訴人代表者自身，本件機械のレンタルや販売について実施料の支払が必要であることは認識していた。にもかかわらず，本件機械の販売事業という事業形態の変更に当たる極めて重要な事項を控訴人に報告しなかったのは，実施料の支払を免れたいという意図があったというべきである。
したがって，上記報告を行わなかったことは，解除を基礎付ける背信行為に当たる。
(2)コンプライアンスの観点からも，誇大広告が控訴人の利益にかなうなどとはいえない。また，特許公報や特許原簿を確認すれば，被控訴人の広告が虚偽であることはすぐに判明するのであり，多くの企業とビジネスを展開する場面において虚偽の広告をすることが控訴人や被控訴人の利益にはならない。これら記事やパンフレットの記載，ホームページの停止を求めたことは，控訴人を排除する意図によるものというべきであり，解除を基礎付ける背信行為に当たる。
〔被控訴人の主張〕
(1)本件機械は被控訴人が開発したものであったから，控訴人も被控訴人も当初は実施料が発生するとは考えていなかった。
(2)被控訴人の事業活動に資する誇大な広告をすることや，事業の支障となる控訴人の広告等の削除を求めることは，直ちに背信行為となるものではない。５争点２－４（更新時の義務違反を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）（当審における追加的主張）
〔控訴人の主張〕
仮に，甲４契約書１７条を「期間以外の各種条件についての契約内容を，５年を目途に見直す趣旨で定めた条項である」と解釈するとしても，被控訴人は，何ら契約内容の見直しに応じなかったのであるから，同条違反の債務不履行に当たる。
〔被控訴人の主張〕
被控訴人に甲４契約書１７条違反はない。被控訴人は，本件訴訟前から，甲４契約書は維持するが，契約内容，特に実施料率の見直しについて話合いをしようと提案していたのであって，それにもかかわらず一方的に契約解除を主張して訴訟提起をしたのは，控訴人である。また，被控訴人は，本件機械及び本件液の各売上高の３％を実施料として継続的に支払っているが，上記支払額は控訴人の請求に応じて決めたものである。
６争点３（金銭請求の成否）
〔控訴人の主張〕
(1)甲４契約に基づく請求
ア被控訴人には，本件機械の製造販売につき，甲４契約書２条８項１号又は７項に基づく実施料の支払義務がある。
イそうでないとしても，甲４契約書２条８項１号又は７項の類推適用あるいは社会通念上相当な額の実施料の支払義務がある（当審における追加的主張）。ウ被控訴人は，本件機械を１台７０万円として，平成２６年１２月から平成２７年３月までに合計８４台を，同年４月から１０月までの間に１月当たり２１台として１４７台を，歯科医院に販売した。また，本件機械の製造原価は２０万円である。
エしたがって，控訴人は，被控訴人に対し，平成２６年１２月から平成２７年１０月までに販売された本件機械合計２３１台について，以下のいずれかの算定式による実施料の支払を求めることができる。
(ア)本件機械の売上高（７０万円×２３１台）に実施料率２５％（甲４契約書２条８項１号の適用ないし類推適用）を乗じた４０４２万５０００円(イ)本件機械の粗利（（７０万－２０万円）×２３１台）に実施料率２５％（社会通念上相当な額）を乗じた２８８７万５０００円
(ウ)本件機械の売上高（７０万円×２３１台）に実施料率１０％（社会通念上相当な額）を乗じた１６１７万円
(2)不当利得に基づく請求
ア甲４契約が平成２７年４月に有効に解除された場合被控訴人は，平成２７年４月から１０月までの間に，本件機械を１台７０万円として１４７台（１月当たり２１台），歯科医院に販売した。被控訴人は，１台につき販売価格の２５％の実施料相当額を不当に利得した。イ甲４契約が平成２７年４月に有効に解除されていない場合（当審における追加的請求）
(ア)本件機械の製造販売は，本件特許発明の間接侵害（特許法１０１条４号）に当たる。そして，専用実施権者である被控訴人は，本件機械の製造販売も専用実施権の範囲内の行為であるとして，本件特許発明を利用して利益を上げている。そうすると，被控訴人は，本件機械の製造販売につき実施料相当額の支払義務を負うものであるから，これを支払っていない場合には，当該実施料相当額を不当に利得したものといえ，当該額につき，控訴人に対する返還義務が生じる。仮に，実施料相当額の支払義務が認められない場合であっても，被控訴人が本件機械の製造販売によって得た売上げの一部は，控訴人が受けるべき利益というべきであって，不当利得が成立する。
(イ)利得の額は，甲４契約における実施料率を斟酌して定めるべきところ，①本件機械の製造販売については，本件機械の購入者である歯科医院等に対する黙示の実施許諾を与えたことと同視できるから，甲４契約書２条８項１号の予定する状況と同視して，売上高の２５％，②社会通念に照らし，売上高から機械製造原価を控除した額の２５％，あるいは，③売上高の１０％であると認められる。(ウ)したがって，控訴人は，被控訴人に対し，前記(1)エのとおり，不当利得の返還を求めることができる。
(3)不法行為に基づく請求（当審における追加的請求）ア仮に，本件機械の製造販売につき被控訴人に実施料の支払義務がないのであれば，甲４契約においては，被控訴人に対し，本件機械の製造販売についての許諾がされていないと評価すべきである。そうすると，被控訴人は，控訴人との関係において，本件機械の製造販売について権原なく行ったことになるから，特許権侵害に該当するというべきである。
イ被控訴人の不法行為により控訴人の被った損害額は，前記(2)イのとおりである。


ウしたがって，控訴人は，被控訴人に対し，前記(1)エのとおり，損害賠償を求めることができる。
〔被控訴人の主張〕
(1)甲４契約に基づく請求
ア前記２〔被控訴人の主張〕(2)アないしウのとおり，被控訴人は，甲４契約書２条８項１号又は７項の適用又は類推適用による支払義務を負わない。イ前記２〔被控訴人の主張〕(2)エのとおり，被控訴人が実施料支払義務を負うとしても，その額は売上高の３％とするのが相当である。そして，被控訴人は，この額を，控訴人に支払い，控訴人はこれを受領している。
(2)不当利得に基づく請求
ア甲４契約が平成２７年４月に有効に解除された場合控訴人の主張は争う。甲４契約は終了していないし，被控訴人は，本件機械の販売につき甲４契約書２条７項に基づき，控訴人に対し，本件機械の売上高に対する３％の実施料の支払を継続している。
イ甲４契約が平成２７年４月に有効に解除されていない場合不当利得に基づく請求は，時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである。仮に，却下されないとしても，被控訴人が控訴人に対し，４０４２万５０００円の不当利得返還債務を負うことは争う。
(3)不法行為に基づく請求
被控訴人は，控訴人から設定を受けた専用実施権に基づき，本件機械の製造販売を行ったものであるから，何ら特許権侵害に該当する事実はない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，控訴人の請求は，２５１万８８７８円の支払を求める限度で理由があるが，その余の請求はいずれも理由がないので棄却すべきものと判断する。その理由は，後記１のとおり原判決を補正し，後記２ないし８のとおり当裁判所における控訴人の主張に対する判断を付加するほか，原判決の第４の１ないし４記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決の補正
原判決２６頁２４行目の「そもそも」から２６行目の「といえるが，」までを「そもそも本件特許のうち請求項１ないし４は方法の発明に係る特許，請求項５ないし８は物を生産する方法の発明に係る特許であるから，当該方法の使用に用いられる本件機械の製造販売は，本件特許発明の実施（特許法２条３項２，３号）に当たらないといえるが，」と改める。
２争点１（本件専用実施権の期間経過による消滅）について(1)前記のとおり（引用に係る原判決の２４頁７行目から２６頁１６行目まで），本件専用実施権の期間は，本件特許権の存続期間の満了時までである。(2)控訴人は，①甲４契約書１７条において，契約全体の有効期間が５年間であると定められている，②甲４契約書２条５項は，甲４契約が継続している場合の専用実施権の期間を定めたものにすぎない，③甲５契約書は，特許庁への手続のために交わしたものにすぎない，④甲４契約においては，５年間の専用実施権の設定の契約金として総額で２５００万円と合意された，⑤甲４契約書５条は，契約締結から５年以内であっても，事業化の目途が立たない場合には専用実施権の放棄をするというものにすぎない，などとして，本件専用実施権の設定期間は５年間であると主張する。
しかし，甲４契約書２条５項や甲５契約書において，専用実施権の存続期間は「特許権…の有効期間」又は「特許権満了まで」と明記されている。そして，平成２２年５月７日付けの甲３契約締結時に，歯科補綴物その他歯科技工加工物及び歯科材料の開発販売についての５年間の独占的通常実施権の対価として契約金１０００万円を合意し（なお，更新は可能であり，更新の際に新たな契約金は発生しない。），平成２３年３月１８日付けの甲４契約締結時に，本件特許発明が適用され得る全ての製品・商品類についての専用実施権の対価としてさらに１５００万円の契約金を合意したこと，この当時，本件特許発明は実用化されたとはいえない段階にあって事業の将来見込みが不確実であったことからすれば，甲４契約における専用実施権の期間が，甲３契約と同じ５年にとどまるとは考え難い。また，甲４契約には，５年以内に製品の販売，加工サービスの提供の目途が立たない場合は，専用実施権を放棄する旨の定めがあるのに対し，期間５年を定めた甲３契約には，かかる趣旨の定めが設けられていないことも，甲４契約における専用実施権の期間が５年にとどまらないことを裏付けるものである。
他方，甲４契約書１７条には，契約の有効期間を５年間とする定めがあるが，この条項は，甲３契約書１７条と同旨であり，被控訴人が，甲４契約締結に先立って提案した専用実施権設定契約書案（甲５５の２，５６）に，期間を本件特許権の有効期間までとするとする一方で，「本契約書に定める事項のほか，本契約には甲乙間の平成２２年５月７日付「特許権実施・ノウハウ使用・商標権使用許諾契約書」の第６条以下を準用する。」との記載があったことから，甲３契約書６条以下をそのまま踏襲して甲４契約書が作成されたことがうかがわれ，甲４契約締結に際し，１７条が協議の対象になったことはうかがわれない。そうすると，甲４契約書において，一見矛盾する２条と１７条の解釈に当たっては，２条の定めを優先して１７条を解釈するのが相当である。また，平成２５年３月ころに被控訴人が控訴人に交付した「追加・変更契約書」（甲５７）には「原契約第１７条は削除し，原契約の期間は原契約第２条第５項の期間と同一とする」との記載があるところ，この時点では，既に本件専用実施権の有効期間について，控訴人と被控訴人との間で解釈の相違が顕在化していたのであるから，被控訴人としては，疑義をもたらす条項の削除を提案したものと理解するのが相当であり，甲５７をもって，本件専用実施権の期間が５年である旨の合意があったことが裏付けられるとはいえない。したがって，本件専用実施権の期間は本件特許権の満了時までとする旨の合意がされたと認められる。そうすると，本件専用実施権の期間はいまだ満了していないから，期間満了を原因とする抹消登録手続請求は理由がない。３争点２－１（実施料不払を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）に
ついて
(1)実施料支払の対象について
ア本件機械の製造販売について


(ア)前記のとおり（引用に係る原判決の２６頁２３行目から２７頁１３行目まで），本件機械の製造販売は，許諾がなければ本件特許発明の間接侵害に該当するところ，被控訴人は本件専用実施権に基づき，本件機械の製造販売をすることができ，他方，控訴人に対し，利用の対価たる実施料の支払義務を負う。(イ)被控訴人は，被控訴人による本件機械の開発，提供は，本来，控訴人が履行すべき義務（甲４契約書８条）を被控訴人が行ったことにほかならず，被控訴人の義務の履行として専用実施権内の正当行為であり，正当な実施行為の一形態であるから，違法性がなく，間接侵害には当たらないと主張する。しかし，専用実施権者である被控訴人が，本件機械を正当に製造販売できることと，特許権者である控訴人に対し，上記販売に係る実施料相当額の支払義務を負うこととは，別の問題であるから，被控訴人の上記主張は理由がない。
イ本件液の販売について
(ア)前記のとおり（引用に係る原判決の２７頁１４行目から２４行目まで），本件液の販売は，本件特許発明の間接侵害に該当しないから，被控訴人は，控訴人に対し，利用の対価たる実施料の支払義務を負わない。(イ)控訴人は，本件液が「ルナシルバー」という商標が付されて販売されているものであっても，特定の１社の独自の製品であり，しかも特殊な銀水溶液であるから，本件液が「日本国内において広く一般に流通している」ものとはいえず，本件液の販売は間接侵害に該当すると主張する。
しかし，本件液は，インターネットなどでも広告し，一般人が誰でも購入できる商品であり，消臭剤，ゲル，石鹸，エアコンフィルター，家庭用抗菌剤（キッチン・トイレ・バスなど）に利用されているのであるから（乙４５），「日本国内において広く一般に流通している」ことは明らかである。
(ウ)また，控訴人は，本件液は，甲４契約書２条１項にいう「ノウハウ」に当たると主張する。
しかし，本件特許公報には，本件特許発明の実施例として「銀イオン水溶液としては，抗菌化研株式会社のルナシルバー（登録商標）を用いた。」（【００２５】）ことが記載されており，本件液は，市販のルナシルバーを利用してピカッシュにおいて希釈等するなどした後，専用の容器に詰め替えて販売しているものにすぎないから，甲４契約書２条１項にいう「ノウハウ」には当たらない。(エ)したがって，控訴人の上記主張はいずれも理由がない。
ウ本件機械のレンタルについて
本件機械のレンタル（貸渡し）は，前記アと同様，許諾がなければ本件特許発明の間接侵害に該当するところ，被控訴人は本件専用実施権に基づき，本件機械のレンタルをすることができ，他方，控訴人に対し，利用の対価たる実施料の支払義務を負う。
(2)甲４契約における実施料の算定根拠について
ア甲４契約書２条８項１号の適用について
(ア)前記のとおり（引用に係る原判決の２８頁９行目から１７行目まで），被控訴人には，甲４契約書２条８項１号に基づく実施料の支払義務はない。(イ)控訴人は，本件機械の譲渡価格を基準に甲４契約書２条８項１号を適用すべきであると主張する。
しかし，甲４契約書における実施料の定めは，①被控訴人が自ら実施した分について，本件特許発明を実施する前の通常価格と実施後の価額との差額の３％，②サブライセンスについて，控訴人の紹介によらない場合は，契約金及び実施許諾料・使用許諾料の各２５％，控訴人の紹介による場合は，契約金及び実施許諾料・使用許諾料の各４０％というものであるところ，これら実施料の定めは，第三者に本件機械を販売して当該第三者に本件特許発明を実施させる形態を念頭に置いたものとはいい難い。また，当初は，上記①の被控訴人自らによる実施を念頭に置いていたものの，歯科医院の方から義歯を数日間預けずに済むよう，加工を歯科医院でできないかとの要望や汎用の電子レンジを用いても抗菌効果があるのか，安全性に問題はないのかなどの問合せがされるようになったことから，歯科医院が自ら実施できる本件機械の開発に進んだという経緯（乙５５，５６，５６の２，原審における証人Ｃ，被控訴人代表者）からしても，甲４契約締結時に，本件機械の販売を念頭に置いた実施料の定めはなかったものというべきである。なお，控訴人は，平成２２年１０月ころには，当事者間で抗菌加工を歯科医院に普及させて，契約金・レンタル料を徴収することが話題になっていた（乙１９），平成２３年２月ころには装置に関する事業化が話題になっていた（甲３３），と主張するが，本件機械の開発が具体化するのは平成２４年以降であるし（乙５５，原審における証人Ｃ），甲３３にいう「装置」は歯科分野以外のもので，本件機械とは全く異なるから（乙２１，２２，５６，５６の２，原審における被控訴人代表者），甲４契約締結時に本件機械の販売を念頭に置いた実施料の定めはなかったとの前記判断は左右されない。以上のとおり，甲４契約締結時に，本件機械の製造販売は予定されていなかったのであり，歯科医院が自ら実施できる本件機械の販売を念頭に置いた実施料の定めはなかったというべきである。そして，サブライセンスに関する規定（２条８項１号）は，実施料の算定方法や実施料率に照らし，サブライセンスを受けた者が事業を展開する場合を念頭に置いたものと解され，上記①の被控訴人自らによる実施に代えて歯科医院が実施するような場合を念頭に置いたものとは解し難い。さらに，仮に，サブライセンスに関する規定を適用するにしても，本件機械が本件特許発明の実施のための専用品であるからといって，その譲渡代金全額が，本件特許発明の使用の対価に相当する部分であるとは認め難く，結局のところ，本件特許発明の使用の対価に相当する部分は不明といわざるを得ない。したがって，甲４契約書２条８項１号を適用すべきであるとの控訴人の主張は理由がない。
イ甲４契約書２条７項の適用について
(ア)前記のとおり（引用に係る原判決の２８頁１８行目から２９頁３行目まで），被控訴人には，甲４契約書２条７項に基づく実施料の支払義務はない。(イ)控訴人は，仮に，甲４契約書２条８項１号が実施料算定根拠とならないのであれば，出荷する製品と対象を広く包括的に規定している２条７項が基準になると主張する。
しかし，甲４契約書２条７項は，販売価額のうち，本件特許発明を施す前の通常価格と施した後の価額の差額の３％を実施料とするものであるから，本件機械の販売に係る実施料とは明らかに適用場面を異にし，実施料の算定基準とすることはできない。
ウ甲４契約書２条８項１号又は７項の類推適用について前記ア及びイのとおり，本件機械の製造販売は，甲４契約書２条８項１号又は７項が念頭に置く場合とは相違しているから，これを類推適用することもできないと解するのが相当である。


エ社会通念上相当な実施料について
(ア)前記(1)アのとおり，本件機械の製造販売は，許諾がなければ本件特許発明の間接侵害に該当するところ，被控訴人は本件専用実施権に基づき，本件機械の製造販売をすることができる。そして，前記アないしウのとおり，甲４契約には，本件機械の製造販売に係る実施料についての定めがないものの，本件特許発明の間接侵害品を販売して販売先の歯科医院に本件特許発明を実施させる場合の控訴人への対価を無償とする旨の合意があったとは考え難い。そうすると，本件機械を製造販売したことによる本件特許発明の利用についても，社会通念上相当な額を支払う旨の合意があったと推認され，これを覆すに足りる証拠はない。(イ)そこで，社会通念上相当な額について判断する。甲４契約書２条７項は，被控訴人において本件特許発明を実施した場合に，その加工による付加価値分の３％の価額を実施料と定め（具体的には，平成２６年当時，１回当たりの単価３０００円ないし５０００円の３％が実施料として支払われていた。乙４８の１），同２条８項は，甲４契約が締結された平成２３年当時，義歯の抗菌加工以外にも本件特許発明を用いた事業が広く展開されることが計画されていたことから（甲３３），専用実施権者である被控訴人が本件特許発明を用いた事業をする第三者に本件特許権を実施許諾する場合を典型として，「サブライセンスを設定する」場合の実施料を合意したものであり，歯科医院に実施させる場合を念頭に置いたものとは解し難い。
甲４契約においては，被控訴人が本件特許発明に係る方法を実施するたびに実施料が発生していたところ（２条７項），本件機械の販売によって，これを購入した歯科医院は，回数制限なく，本件特許発明に係る方法を実施できるようになり，被控訴人が本件特許発明に係る方法を実施することは少なくなった。現に，本件機械の販売前の平成２６年８月から１２月までの加工に係る実施料は，月平均１２万４０００円であったのが，平成２８年には月平均約９３００円に減少した（乙４８の１～３）。そうすると，控訴人からみれば，本件特許発明の間接侵害品に当たる本件機械の販売によって従前の実施料収入が減少したのであり，本件機械の販売時が，実施料を徴収する唯一の機会といえる。なお，本件液については，前記(1)イのとおり，本件特許発明の間接侵害に当たらない。
本件機械は，平成２６年１２月から平成２７年１０月までに合計１６１台販売され，本件液は，平成２７年後半以降，平成２８年１月を除き，毎月少なくとも約１３００本は販売している（乙４４）。そうすると，本件機械１台につき，月８回（＝１３００÷１６１）程度，本件特許発明を実施していると考えられ，控訴人からみれば，本件機械を１台販売されることによって年間８６４０円（＝３０００円×３％×８回×１２月）の実施料収入が絶たれることになる。そして，本件機械を販売した平成２７年当時，特許の残存期間は１３年（ライプニッツ係数９．４）であり，中間利息を控除すると，本件機械１台の販売により，８万１２１６円（＝８６４０円×９．４）の実施料収入を失うことになる。この額は，本件機械の定価７０万円の約１１．６％に相当する。
他方，甲４契約の締結された当時，本件特許発明は実用化されたとはいえない段階にあって事業の将来見込みが不確実であったところ，被控訴人は，控訴人に合計２５００万円の契約金を支払った。さらに，被控訴人は，少なくとも約１３００万円を支出して，本件特許発明に係る方法の実施に適するよう，汎用電子レンジを改造して本件機械を開発した。本件機械の導入によって，歯科医院において本件特許発明に係る方法を容易に実施できるようになり，被控訴人が歯科医院から義歯を預かって本件特許発明を実施していたときよりも，顧客層が大きく拡大することになった。このことは，本件特許発明を実施する上で必要な本件液の販売数が，平成２７年初めは月約７００本であったところ，平成２７年後半には月少なくとも約１３００本に増加していること（乙４４）からも裏付けられる。また，控訴人は，本件訴訟提起前の平成２７年４月２４日，被控訴人に対し，本件機械と本件液の売上高の各３％の実施料の支払を求め，被控訴人は，暫定的支払としつつも現在まで上記額の支払を継続し，控訴人はこれを受領している。これらの事情のほか，本件訴訟に現れた事情を総合考慮すれば，本件機械の販売に係る実施料は，売上高の６％をもって相当と認める。
(ウ)控訴人の主張について
控訴人は，社会通念上相当な実施料は，本件機械の売上高から製造原価を控除した額（粗利）の２５％，そうでないとしても，本件機械の売上高の１０％であると主張する。
しかし，まず，粗利の額は，被控訴人の営業秘密である製造原価を明らかにしなければ算定不能であること，売上高は双方にとって簡便かつ明確な算定基準となること，甲４契約においても販売価格と通常価格の差額（２条７項。具体的には加工単価を基に算定している。）や第三者からの実施許諾料（同条８項）を算定基準としていることに照らせば，粗利ではなく売上高を算定基準とするのが当事者の意思に合致するものと解される。そして，控訴人主張の利益三分法ないし四分法は，ライセンス料を定めるに際しての一つの指針にすぎず，売上高ないし粗利の２５％を原則的なライセンス料と考えることは相当でない。本件においても，前記(イ)のとおり，被控訴人自身が実施していた当時の実施料，被控訴人が契約締結時に支払った実施料や本件機械の開発費用等の先行投資額，本件機械の導入による顧客層の拡大，従前の交渉経緯等を総合考慮すれば，売上高の６％をもって相当と認める。
(エ)被控訴人の主張について
他方，被控訴人は，本件機械の実施料率を算定するに当たっては，①被控訴人が契約金として控訴人に２５００万円を支払済みであること，②被控訴人が少なくとも約１３００万円を投資して本件機械を開発したこと，③被控訴人による本件機械の開発がなければ歯科医院が本件特許発明を利用することができなかったこと，④控訴人と被控訴人との間での本件機械の実施料率についての交渉経緯等の諸事情を勘案すべきであり，本件機械に係る実施料率は，売上高の３％相当額とするのが相当であると主張する。


しかし，前記(イ)のとおり，控訴人は被控訴人に専用実施権を設定し，被控訴人が本件特許発明を自ら実施することについて実施料の支払を受けていたところ，被控訴人による本件機械の導入によって，控訴人の実施料収入の多くが失われる結果となること，控訴人の提示した本件機械の売上高の３％の実施料は，本件液についても売上高の３％の実施料の支払を受けることを前提としたものであることからすれば，被控訴人主張の事情を考慮しても，売上高の６％をもって相当と認める。
(オ)小括
よって，被控訴人は，控訴人に対し，本件液については実施料を支払う必要がないが，本件機械については，社会通念上相当な実施料として，売上高の６％を支払うべきである。
(3)甲４契約の債務不履行解除について
ア前記(2)のとおり，甲４契約書において，本件機械の販売に係る実施料額が具体的に定められているとは認め難いところ，被控訴人は，控訴人から請求された本件機械の売上高の３％の支払を，実施料が具体的に定まるまでの暫定的な支払として継続している。もっとも，被控訴人の支払額は，前記(2)エのとおり定められた社会通念上相当な実施料額に足りないので，債務の一部履行遅滞に当たる。しかし，具体的な実施料が明らかでない状況下で，控訴人の請求した額（この額は，甲４契約書２条７項の定めに準じたものともいえ，過少なものではない。）の支払に応じてきたことからすれば，上記債務の一部履行遅滞は，甲４契約の解除を基礎付けるだけの債務不履行に当たるということはできない。イ前記(1)ウのとおり，被控訴人は，本件機械のレンタルにつき，控訴人に対し，利用の対価たる実施料の支払義務を負うところ，被控訴人は，レンタルに係る実施料を支払っていないので，この不払は，債務の履行遅滞に当たる。しかし，本件機械のレンタルを通じて第三者に本件特許発明を実施させる形態が，甲４契約締結時に念頭に置かれていたとはいい難いことは，本件機械の販売の場合と同様であり，甲４契約書２条８項１号を適用するとしても，レンタル料全額が実施料に当たるか否かは議論の余地のあるところである。また，本件機械のレンタルに係る実施料について，控訴人がその支払を催告したことを認めるに足りる証拠はない。さらに，レンタルされたのは平成２６年の３０件程度にとどまり，レンタル料は１万円又は３万円にすぎないから（甲３１，弁論の全趣旨），実施料の未払額は僅少といえ，被控訴人は，額が確定した場合には，これを支払う意向を表明している。
したがって，かかる状況下の不払は，継続的契約関係の基礎にある信頼関係の破壊には至っていないというべきであり，控訴人の解除の主張は理由がない。
(4)小括
よって，甲４契約の債務不履行解除は認められないので，これを原因とする抹消登録手続請求は理由がない。
４争点２－２（秘密保持義務違反を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）について
(1)前記のとおり（引用に係る原判決の３３頁１２行目から３４頁１７行目まで），被控訴人には，秘密保持義務違反は認められないから，これを前提とする解除の主張は理由がない。
(2)控訴人は，控訴人代表者が被控訴人の従業員Ｂに送った電子メール（乙８の２６・２８）において，特許で開示されている範囲を示し，「これら以外は，機密事項としてお取り扱いの程，宜しくお願い致します」としているし，データの使用について何ら許可申請をもらっていないとしているのであるから，王宝禮教授の論文（甲３０）における銀イオン水溶液の安全性試験データやＳＥＭ写真が，控訴人承諾のもとで利用されていないことは明らかであると主張する。しかし，平成２５年当時，控訴人は，被控訴人の従業員Ｂを介して，王宝禮教授に必要な情報やデータを提供していたのであるから（乙８の２３・２５・２６，４６），上記データやＳＥＭ写真についても使用許諾があったというべきであり，控訴人の上記主張は理由がない。
５争点２－３（背信行為を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）につ
いて
(1)前記のとおり（引用に係る原判決の３４頁２０行目から３７頁１行目まで），被控訴人には，解除を基礎付けるだけの背信行為は認められないから，これを前提とする解除の主張も理由がない。
(2)控訴人は，被控訴人は実施料の支払を免れたいという意図をもって，本件機械や本件液の販売開始を報告しなかったのであるから，報告義務の懈怠は解除を基礎付ける背信行為に当たると主張する。
しかし，本件機械や本件液について実施料が発生するか否かは，当事者間においても明確ではなかったこと，被控訴人は，平成２７年２月ころ，控訴人から本件機械や本件液についての情報開示を求められると，これに応じていること（甲８の１～１７）からすれば，被控訴人が実施料の支払を免れる意図をもって報告を懈怠したとは認め難く，解除を基礎付ける背信行為があったとはいい難い。(3)控訴人は，被控訴人による誇大広告や本件特許発明の開発者あるいは権利者に関する虚偽広告，控訴人のホームページの停止要望等は，控訴人を排除する意図によってされたものであり，解除を基礎付ける背信行為に当たると主張する。しかし，被控訴人の上記行為は，専用実施権者である被控訴人が事業実績を伸ばすために行ったものであり，控訴人の利益を不当に損ねるものではないから，解除を基礎付ける背信行為に当たるということはできない。６争点２－４（更新時の義務違反を理由とする甲４契約の債務不履行解除の成否）について
控訴人は，仮に，甲４契約書１７条を「期間以外の各種条件についての契約内容を，５年を目途に見直す趣旨で定めた条項である」と解釈するとしても，被控訴人は，何ら契約内容の見直しに応じなかったのであるから，同条違反の債務不履行に当たると主張する。
しかし，被控訴人は，平成２７年２月ころ以降，新製品の開発に伴い，控訴人に支払うべき実施料の計算方法等について協議を行う必要があるとして，協議に応じていたのであるから（甲８の１～２２，乙２～６の２，４３の１・２），協議がまとまらなかったからといって，被控訴人に債務不履行があったということはできない。
７争点３（金銭請求の成否）について
(1)甲４契約に基づく請求について
ア前記３(2)エのとおり，被控訴人は，控訴人に対し，甲４契約に基づき，本件機械の売上高の６％の実施料支払義務を負う。


平成２３年８月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年(ワ)第３５４１１号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年５月１９日
判                    決
東京都千代田区＜以下略＞
原              告      株式会   社ジン   テック同訴訟代理人弁護士      田      中      浩      之同                      野      口      明      男同                      飯      塚      卓      也同訴訟代理人弁理士      原      島      典      孝
東京都渋谷区＜以下略＞
被              告        株式会社クローバー・ネットワーク・コム同訴訟代理人弁護士      石      嵜      信      憲同                      山      中      健      児同                      柊木    野      一      紀同                      林              康      司同                      小      川      周      哉同補佐   人弁理   士          高      橋      和      夫同                      坂      本      智      弘
主                    文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙被告方法目録記載のサービスを実施してはならない。２被告は，前項のサービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ及び電話番号使用状況履歴データが記録された記録媒体（マスター記録媒体及びマスター記録媒体から作成されたものを含む。）を廃棄せよ。
第２事案の概要
本件は，電話回線網で実際に使われている電話番号をコンピュータを用いて調査し，その調査結果に基づいて既存の電話番号リストをクリーニングする方法に関する特許権を有する原告が，被告による別紙被告方法目録記載のサービス（以下「被告サービス」という。）の実施は上記特許権を侵害するものであると主張して，被告に対し，特許法１００条１項に基づく被告サービスの実施の差止め及び同条２項に基づく被告サービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ等の廃棄を求める事案である。
１争いのない事実
(1)当事者
原告及び被告は，いずれも，情報処理サービス業及び情報提供サービス業等を業とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲請求項１の発明を「本件発明」という。また，本件発明に係る特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書（別紙特許公報及び審決参照）を「本件明細書」という。）を有する。
特許番   号      第３４６２１９６号
発明の名称      電話番号リストのクリーニング方法分割の表示      特願平８－３３４１８８の分割
出願    日      平成８年１２月１３日
登録    日      平成１５年８月１５日
訂正審判確定日平成２２年８月２６日
特許請求の範囲（下線部分は，上記訂正（以下「本件訂正」という。）により追加された部分である。）
（請求項１）
「ＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，網から得られる情報に基づいて有効な電話番号をリストアップして有効番号リストを作成する網発呼プ
ロセスと，
前記網発呼プロセスにより作成された前記有効番号リストを複数のクリーニング用コンピュータに配布して読み取り可能にするリスト配布プロ
セスと，
前記各クリーニング用コンピュータにおいて，クリーニング処理しようとする顧客などの電話番号リストを読み取り可能に準備し，このクリーニング対象電話番号リストと前記有効番号リストとを対照することで，前記クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別するク
リーニング処理プロセスと，
を含んだことを特徴とする電話番号リストのクリーニング方法。」
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれ「構成要件Ａ」などという。）。
ＡＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，網から得られる情報に基づいて有効な電話番号をリストアップして有効番号リストを作成する
網発呼プロセスと，
Ｂ前記網発呼プロセスにより作成された前記有効番号リストを複数のクリーニング用コンピュータに配布して読み取り可能にするリスト配布
プロセスと，
Ｃ前記各クリーニング用コンピュータにおいて，クリーニング処理しようとする顧客などの電話番号リストを読み取り可能に準備し，このクリーニング対象電話番号リストと前記有効番号リストとを対照することで，前記クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別す
るクリーニング処理プロセスと，
Ｄを含んだことを特徴とする電話番号リストのクリーニング方法。
(4)被告サービスの実施
被告は，別紙被告方法目録記載のサービス（被告サービス）を実施している（なお，上記サービスの具体的な内容については，後記のとおり当事者間に争いがある。）。
２争点
(1)被告サービスは，本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）(2)被告サービスは，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であ
るか（争点２）
(3)本件特許は，特許無効審判において無効とされるべきものか（争点３）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１（被告サービスは，本件発明の技術的範囲に属するか）について
［原告の主張］
ア被告サービスの具体的内容
被告サービスの具体的な内容は，次のとおりである。
(ア)調査対象となる電話番号に対する発信及び電話番号使用状況履歴リ
ストの作成
被告は，まず，使用されているすべての市外局番及び市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせにより構成される電話番号を調査対象として，ＩＳＤＮ回線に接続した電話番号の使用状況を調査するためのコンピュータにより，ＩＳＤＮ回線を通じて発信し，当該発信に対して回線網から得られる情報に基づき，電話番号の使用状況（実在，移転，都合取外し，取外し，欠番，その他）を調査する。
被告は，上記調査結果に基づき，実際に使われている電話番号とそうでない電話番号とを区別して記載した電話番号使用状況履歴リスト（以下「被告データ」という。）を作成する。
(イ)被告データの配布
被告は，被告の顧客（以下「被告データ提供先」という。）に対し，被告データの全部又は一部を提供する。
被告データの提供方法には，以下の３つの方法がある。このうち，被告サービスに含まれるのは，下記①及び②の方法である。
①ＤＢ（データベース）を提供する方法
被告データを記録したＤＶＤ－ＲＯＭ等のメディアを，被告データ
提供先に送付して提供する方法
②ＰＣ版（検索システム）として提供する方法


ＰＣ（パーソナルコンピュータ）での使用を前提に，外付けＨＤＤ（ハードディスクドライブ）に記録した電話番号使用状況履歴データ及びこれを利用するためのソフトウエアを提供する方法
③ウェブ検索方式として提供する方法
被告データ提供先が，使用状況の履歴を必要とする電話番号をウェブ上で指定し，被告サーバーが，使用状況のデータを返す方法被告は，これらの方法により，被告データを複数の被告データ提供先が使用するコンピュータにおいて読み取り可能なように配布する。(ウ)被告データ提供先によるクリーニング処理プロセス被告データ提供先は，上記(イ)の各コンピュータにおいて，被告データ提供先が保有する顧客リストなどの電話番号リスト（対象電話番号リスト）を読み取ることができるように準備する。
そして，被告データ提供先の使用する各コンピュータ上で，対象電話番号リストにおける電話番号と被告データとが対照され，対象電話番号リスト中の実際に使われている電話番号とそうでない電話番号とが区別される（以下「クリーニング処理プロセス」という。）。
イ被告サービスの構成の分説
以上のような被告サービスの構成を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説された構成要件をそれぞれ「構成ａ」などという。）。ａ被告が，ＩＳＤＮ回線に接続した電話番号の使用状況を調査するためのコンピュータにより，ＩＳＤＮ回線を通じて，調査対象である電話番号（使用されているすべての市外局番及び市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせにより構成される電話番号）に対して発信し，当該発信に対して回線網から得られる情報に基づき，実在する電話番号とそうでない電話番号とを区別した
電話番号使用状況履歴リストを作成するプロセスと，
ｂ被告が，被告データ提供先に対し，上記ａの方法で作成された電話番号使用状況履歴リストを，記録媒体に記録して送付し又は通信回線を通じて送信して提供することにより，複数の被告データ提供先が使用するコンピュータ又は被告データ提供先が有する複数のコンピュータに上記リストを配布して，読み取ることができるようにするプロセ
スと，
ｃ被告データ提供先が使用する上記ｂの各コンピュータにおいて，被告データ提供先が有する顧客等の電話番号リストを読み取ることができるように準備させ，上記電話番号使用状況履歴リストと上記電話番号リストとを対照させることにより，電話番号リスト中の実在する電話番号とそれ以外の電話番号とを区別させるプロセスと，ｄを含んだことを特徴とする，被告データ提供先の保有する電話番号リスト中の有効な電話番号を区別する方法。
ウ被告サービスが構成要件Ａを充足すること
(ア)構成要件Ａは，「ＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，網から得られる情報に基づいて有効な電話番号をリストアップして有効番号リストを作成する網発呼プロセスと，」というものである。ここで，「番号調査用コンピュータ」とは，電話回線網で実際に使われている電話番号を調査するためのコンピュータを意味し（本件明細書・段落【０００１】），ＩＳＤＮ回線を通じて調査対象の電話番号に対して発信することは，「回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し」に該当する。また，「網から得られる情報」とは，本件明細書上特段の限定がないことから，網から得られる一切の情報を意味し，「有効な電話番号」とは，実際に使われている電話番号を（本件明細書・段落【０００１】，【０００８】），「有効番号リスト」とは，実際に使われている電話番号を記載した電話番号リストないし実際に使われている電話番号とそれ以外の電話番号とを区別することのできる電話番号リストを，それぞれ意味するものである。
一方，被告サービスは，ＩＳＤＮ回線に接続した電話番号の使用状況を調査するためのコンピュータにより，ＩＳＤＮ回線を通じて発信が行われるものであり，網から得られる情報に基づき，実際に使われている電話番号とそうでない電話番号とを区別して記載した電話番号使用状況履歴リストを作成するものである。また，被告サービスは，「使用されているすべての市外局番及び市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせにより構成される電話番号」を調査対象として，発信が行われるものである。
したがって，被告サービスは，構成要件Ａを充足する。(イ)仮に，後記［被告の主張］のとおり，被告サービスにおいて，一部の電話通信事業者に割り当てられた一定の局番については電話番号使用状況の調査対象としていないとしても，被告サービスは，構成要件Ａを充足する。その理由は，次のとおりである。
ａ本件発明の作用効果は，従来技術である各顧客の電話番号リストを個別に発呼するという方法では解決できなかった，輻輳及び機密保持の点の課題を解決し，オフラインで架電調査と同様に電話番号リストの有効性判定手段を提供するという点にある。
上記作用効果に照らせば，構成要件Ａの「使用されているすべての市外局番および市内局番」の解釈も，上記作用効果を達成するための構成は何かという観点から行うことを要するところ，上記効果を達成するためには，有効性判定のニーズがない電話番号までをもすべて調査対象に含めなければならない理由はない。本件明細書にも，加入者番号が存在しない電話番号は調査対象から外してもよいと記載されている（段落【００３５】）。
また，本件明細書の実施例では，北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの市外局番・市内局番を「すべての市外局番および市内局番」として取り扱い（段落【００１３】），「調査対象となる地域に含まれるすべての市外局番および市内局番」を調査対象として定めているものであって（段落【００２６】），「すべての市外局番および市内局番」という用語を，被告が主張するように「総務省が「使用中」と分類している市外局番および市内局番のすべて」という意味で用いているものではない。
ｂ上記のような本件発明の作用効果及び本件明細書の記載に加え，構成要件Ａの「調査対象電話番号」という用語を踏まえると，同構成要件の「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは，事業者が一定の調査対象を設定することを前提に，「その調査対象に含まれる電話番号に使用されている市外局番と市内局番のすべて」を意味するものと解すべきである。
ｃしたがって，仮に，被告サービスにおいて一定の局番については電話番号使用状況の調査対象としていないとしても，これらの局番は，被告が，有効性判定のニーズがないと判断して「調査対象」から除外したものであるから，被告サービスは，「その調査対象に含まれる電話番号に使用されている市外局番と市内局番のすべて」を調査しているといえる。よって，被告サービスは，構成要件Ａを充足する。
エ被告サービスが構成要件Ｂを充足すること
構成要件Ｂは，「前記網発呼プロセスにより作成された前記有効番号リストを複数のクリーニング用コンピュータに配布して読み取り可能にするリスト配布プロセスと，」というものである。


ここで，「クリーニング用コンピュータ」とは，被告データ提供先がデータのクリーニング処理に用いるコンピュータを含むものであり（本件明細書・段落【００３３】等），「コンピュータ」には，通常のパーソナルコンピュータなども含まれる。また，「複数の」とは，本件明細書上特段の限定がないことから，複数の被告データ提供先が使用するコンピュータ又は被告データ提供先が有する複数のコンピュータのいずれもが含まれ，「配布」とは，いかなる方法によるかを問わず，有効番号リストを複数のコンピュータの使用者に配布することを意味する（本件明細書・段落【００３３】）。
したがって，「被告が構成ａの方法で作成した電話番号使用状況履歴リストを，被告データ提供先に対し，記録媒体に記録して送付し又は通信回線を通じて送信して提供することにより，上記リストを複数の被告データ提供先が使用するコンピュータ又は被告データ提供先が有する複数のコンピュータに配布して読み取ることができるようにするプロセス」（構成ｂ）を含むものである被告サービスは，構成要件Ｂを充足する。
オ被告サービスが構成要件Ｃを充足すること
(ア)被告サービスは，「被告データ提供先が使用する各コンピュータにおいて，被告データ提供先が有する顧客等の電話番号リストを読み取ることができるように準備させ，上記電話番号使用状況履歴リストと上記電話番号リストとを対照させることにより，電話番号リスト中の実在する電話番号とそれ以外の電話番号とを区別させるプロセス」（構成ｃ），すなわち，クリーニング処理プロセスを含むものである。したがって，被告サービスは，構成要件Ｃ（「前記各クリーニング用コンピュータにおいて，クリーニング処理しようとする顧客などの電話番号リストを読み取り可能に準備し，このクリーニング対象電話番号リストと前記有効番号リストとを対照することで，前記クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別するクリーニング処理プロセスと，」）を充足する。
(イ)なお，被告サービスにおいて上記クリーニング処理を行う者は，被告ではなく，被告データ提供先である。
しかしながら，特許法は，特許権の侵害行為が単独の者によって実施される場合にのみ侵害行為の差止請求を認めるものではなく，複数の者が関与して行われた実施行為によって特許権が侵害される場合であっても，①特許請求の範囲上複数主体の関与が想定されている発明について，当該特許権を侵害するシステムを支配管理している者が存在する場合，②特許の構成要件の一部の工程が他の者によって行われているが，他の者がある者の「道具」として上記行為を実施していると評価できる場合，③１人１人の行為が特許発明の構成要件全部を実施するわけではないが，全員の行為を併せると全部を実施することになる場合において，各自が客観的行為を分担しているにすぎない場合，などについては，その侵害行為の一部を行った者に対しても侵害行為の差止請求をすることが可能であると解されている。
この点，構成要件Ｃの「クリーニング処理プロセス」の工程は，構成要件Ａ及びＢの行為の主体から「有効番号リスト」の配布を受けた第三者（依頼者）が関与して行うことをも当然に予定されているものといえ，被告において，上記第三者の行為を含めて被告サービスを支配管理しているといえる。また，被告は，被告データ提供先に被告データを提供するに当たって，同データを用いて電話番号リストのクリーニングを行うことを積極的に推奨していることから，被告データ提供先を「道具」としてクリーニング処理プロセスを実施しているといえる。さらに，被告と被告データ提供先との間では，被告データの作成やＤＢの提供，ＰＣ版の配布を被告が行い，被告データ提供先において上記ＤＢやＰＣ版をクリーニング処理プロセスで使用するという役割分担が合意され，それぞれの共同意思の下で一体的な実施行為がされているといえる。したがって，原告は，本件特許権に基づき，被告に対し，被告サービスの差止請求をすることが可能である。
カ被告サービスが構成要件Ｄを充足すること
(ア)本件特許に係る特許請求の範囲には，「クリーニング対象電話番号リストと前記有効電話番号リストとを対照することで，前記クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別するクリーニング処理プロセス」（構成要件Ｃ）との記載があり，同記載から，「クリーニング処理」とは「クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別する処理」を意味することが，明らかである。
そして，同じ「クリーニング」の語が用いられている以上，上記「クリーニング処理プロセス」における「クリーニング」と構成要件Ｄの「クリーニング方法」における「クリーニング」とを別の意味に解する理由はない。
したがって，構成要件Ｄの「電話番号リストのクリーニング方法」とは，「クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別するクリーニング処理プロセスを含む方法」を意味するものといえる。(イ)一方，被告サービスは，｢（構成ａないし構成ｃ）を含んだことを特徴とする，被告データ提供先の保有する電話番号リスト中の有効な電話番号を区別する方法｣（構成ｄ）である。したがって，被告サービスが構成要件Ｄを充足することは，明らかである。
［被告の主張］
ア被告サービスの具体的内容について
(ア)［原告の主張］ア(ア)の事実については，調査対象の点を除き，認める。
被告サービスは，構成要件Ａの「使用されているすべての市外局番及び市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせにより構成される電話番号」を調査対象とするものではない。すなわち，総務省は，日本全国の電話番号の局番について，「未使用」，「使用予定」，「使用不可」，「未使用復帰」及び「使用中」の５種の区分を用いて管理しており，「使用中」とは，「電話通信事業者に割り当てがされ使用されている局番」を指すものである。したがって，構成要件Ａの「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは，少なくとも，「上記「使用中」とされている局番のすべて」を意味するものと解される。しかしながら，被告サービスでは，上記「使用中」とされた局番のうち，一部の電話通信事業者に割り当てられた局番については，ユーザーからの調査ニーズが想定されないことを理由に，調査対象としていない。
(イ)［原告の主張］ア(イ)の事実については，被告が被告データ提供先に対して被告データを「読み取り可能なように」しているとの点を除き，認める。
被告データを「読み取り可能にする」行為を行う者は，被告データ提供先であって，被告ではない。
(ウ)［原告の主張］ア(ウ)の事実については，不知ないし否認する。被告は，クリーニング処理プロセスを実施しておらず，被告データ提供先が同プロセスを行っているかどうかも知らない。少なくとも，顧客データベースのクリーニングという利用目的を明示して，被告から被告データの提供を受けている被告データ提供先は，存在しない。
イ被告サービスの構成の分説について
被告サービスの具体的な内容は，上記アのとおりである。したがって，本件発明と対比される被告サービスの構成は，次のとおり特定されるべきである。
(ａ)ＩＳＤＮ回線に接続した電話番号の使用状況を調査するためのコンピュータ装置により，ＩＳＤＮ回線を通じて，調査対象である電話番号に対して発呼し，当該発呼に対して回線網から得られる情報に基づいて，実在する電話番号その他の使用状況に関するデータを取得す
るプロセス


(ｂ)上記(ａ)のプロセスにより作成された電話番号使用状況データを記録媒体に記録し，データ提供先に当該記録媒体を送付するプロセス(ｃ)上記(ａ)及び(ｂ)を含むデータ提供サービス
ウ被告サービスは構成要件Ａを充足しないこと
被告サービスは，上記ア(ア)のとおり，「使用されているすべての市外局番及び市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせにより構成される電話番号」を調査対象とするものではない。したがって，被告サービスは，構成要件Ａを充足しない。
エ被告サービスは構成要件Ｂを充足しないこと
被告サービスは，上記ア(イ)のとおり，被告データを「読み取り可能にする」行為を含むものではない。したがって，被告サービスは，構成要件Ｂを充足しない。
オ被告サービスは構成要件Ｃを充足しないこと
被告サービスには，上記ア(ウ)のとおり，クリーニング処理プロセス（構成要件Ｃに対応するプロセス）が存在しない。したがって，被告サービスは，構成要件Ｃを充足しない。
カ被告サービスは構成要件Ｄを充足しないこと
構成要件Ｄの「電話番号リストのクリーニング方法」とは，「電話番号リストと調査リストとを対照処理し，電話番号リストについて，調査リストでは無効番号と判定された電話番号を除くか，あるいは調査リストで有効番号と判定された電話番号を抽出することで，当該電話番号リストを更新する」ことを意味するものである（本件明細書・段落【００３７】）。これに対し，被告サービスは，上記アのとおり，データの提供を内容とするものであって，「電話番号の有効性の判定」を行うものでも，「電話番号リストの更新」を行うものでもない。
したがって，被告サービスは，構成要件Ｄを充足しない。(2)争点２（被告サービスは，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるか）について
［原告の主張］
ア特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても，①上記部分が特許発明の本質的部分ではなく（以下「第１要件」という。），②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって（以下「第２要件」という。），③上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（以下「第３要件」という。），④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく（以下「第４要件」という。），⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（以下「第５要件」という。）は，上記対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解される（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決（以下「平成１０年最判」という。）・民集５２巻１号１１３頁）。
イそこで，仮に，被告の主張するとおり，被告サービスでは調査ニーズのない局番を調査対象から除外しており，それ故に被告サービスは構成要件Ａを充足しないと解される余地があるとしても，本件では，次のとおり，第１要件ないし第５要件が充足されるので，被告サービスは，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件特許発明の技術的範囲に属するものと解される。
(ア)第１要件について
被告が被告サービスにおける調査対象から除外していると主張する局番は，調査ニーズのない局番である上，その割合も，総務省が発表している局番数全体の２％程度にすぎない。したがって，これらの局番を有する電話番号が被告サービスの調査対象に含まれていないことは，およそ本件特許発明との本質的な差異をもたらすものではない。
(イ)第２要件について
被告サービスにおいて調査対象から除外されているのは，調査ニーズのない局番である。したがって，これらの局番を調査対象から除外したとしても，従来技術である各顧客の電話番号リストを個別に発呼するという方法では解決できなかった，輻輳及び機密保持の点の課題を解決し，オフラインで架電調査と同様に電話番号リストの有効性判定手段を提供するという，本件特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであることは，明らかである。
(ウ)第３要件について
本件発明の実施に当たって，調査にかかるコストの削減や効率化等を考えて，調査ニーズのない局番を調査対象から除外することは，当業者が容易に想到することができる事項である。
(エ)第４要件について
被告サービスは，すべての電話番号という母数から出発し，ニーズのない局番を除外したものである。このような被告サービスは，本件特許の出願時における公知技術と同一，又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではない。
(オ)第５要件について
原告は，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１が「ＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，…」であったものを，本件訂正により，「ＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，…」と訂正した（訂正部分に下線を引いた。）。原告が本件訂正において除外したのは，電話帳データや特定の顧客リストなど，限られた電話番号群を調査対象として調査結果を記録する方法に限られるものであり，すべての電話番号という母数から出発してニーズのない局番を除外するという被告サービスのような技術まで，意識的に除外したものではない。
したがって，被告サービスに係る方法が本件特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの，特段の事情はない。
［被告の主張］
原告の主張を否認ないし争う。次のとおり，本件では，少なくとも第１要件及び第５要件を充足しないことが明らかである。
ア第１要件について
原告は，本件訂正に係る審判の請求書（甲４６）において，本件特許出願前の公知技術（乙５，７）における調査対象電話番号の件数が「約４０００万」とされていることを捉え，本件発明に係る調査対象電話番号を網羅的なものと限定することによって本件特許の無効事由を解消するということを，本件訂正の理由として述べている。また，上記請求書では，調査対象電話番号を網羅的なものとすることによって，「電話帳に掲載されていない番号を含めた殆どすべての番号について，あたかも都度発呼して電話番号の利用状況を調査するのと同様の効果を得られる」とするなど，本件訂正によって構成要件Ａに追加される構成が，公知技術との対比において本件発明の作用効果を生じさせる特徴的部分であることを強調していた。


したがって，本件発明において，調査対象とする電話番号を「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」ものとする部分は，本件特許発明の本質的部分であるといえる。
イ第５要件について
平成１０年最判は，第５要件を均等成立の要件とした趣旨について，「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど，特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないからである」，と判示している。
上記趣旨に鑑みると，第５要件における「特許出願手続」に訂正手続が含まれることは当然であり，無効事由を回避する目的でされる訂正手続については，上記趣旨は，より強く妥当する。
そうすると，原告は，上記アのとおり，無効事由を回避する目的で本件訂正を行ったものであるから，本件訂正に係る「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号」という構成以外の，「非網羅的」な電話番号を調査対象とすることについては，本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものといえる。
(3)争点３（本件特許は，特許無効審判において無効とされるべきものか）に
ついて
［被告の主張］
ア新規性の欠如
仮に，原告の主張するとおりに本件発明を解釈するとしても，本件発明は，次のとおり，本件特許権の優先日である平成８年１２月１３日よりも前に頒布された刊行物である株式会社ワンビシアーカイブズ（以下「ワンビシ社」という）作成の資料（乙５。以下「乙５資料」という。）に記載された，当時ワンビシ社において公然実施していたサービスである「スーパーキャッチシステム」に係る発明や，同じく本件特許権の優先日前に頒布された刊行物である株式会社横浜コンピューターシステム（以下「横浜ＣＳ社」という）作成の資料（乙７。以下「乙７資料」という。）に記載された，当時横浜ＣＳ社において公然実施していたサービスである「ＡＴＯＭ－ＳＳ」に係る発明と，同一である。
したがって，本件発明は，本件特許権の優先日前に日本国内において公然知られ，公然実施をされた発明（特許法２９条１項１号，２号）ないし日本国内において頒布された刊行物に記載された発明（同項３号）であるから，新規性を有しない。
(ア)ワンビシ社が行っていたサービス
ａ被告は，平成６年１２月ころまでに，ＩＳＤＮ回線により電話番号の使用状況を調査する装置を用いて，電話帳に記載された電話番号約４０００万件について使用状況の調査を行い，その調査結果データをユーザーに提供するサービスの検討を進めていた。
ｂ被告は，平成８年４月，上記調査実績件数が２０００万件を超え，商用サービスを現実に開始できる状況となったため，ワンビシ社との間で，上記サービスの事業展開を共同して図ることを合意した。ワンビシ社は，同合意に基づき，被告から提供を受けた電話番号調査システムや調査データベースを用いたサービスについて，営業や販売活動を開始した。
ｃワンビシ社は，被告からシステムやデータの提供を受けて行うサービスに「スーパーキャッチシステム」という名称を付し，平成８年の秋には，具体的な営業活動を開始した。乙５資料は，この当時にワンビシ社が作成した，「スーパーキャッチシステム」についてのユーザー向け説明資料の１つであり，ワンビシ社は，平成８年１０月当時，乙５資料を用いて，営業先各社に対し，「スーパーキャッチシステム」の販売活動を活発に行っていた。
ｄ「スーパーキャッチシステム」における電話番号使用状況調査システムは，ＩＳＤＮ回線に接続した調査用のコンピュータ装置により，調査対象である電話番号に発呼し，当該発呼に対して回線網から得られる情報に基づいて，通常状態，転居案内状態，料金未納状態，不通状態，その他の使用状況に関するデータを取得するものである（乙５資料・２枚目）。
ワンビシ社は，被告から提供を受けたシステム及びデータベースを用いて，ワンビシ社の電話番号データベースの更新を行い，それを最新電話番号データベースとして依頼者に提供するというサービス（以下「ワンビシ社サービス」という。）を行っていた。
ｅこのように，ワンビシ社サービスは，
①ＩＳＤＮ回線に接続した電話番号使用状況を調査するためのコンピュータ装置により，調査対象である電話番号に対して発呼し，当該発呼に対して回線網から得られる情報に基づいて，実在する電話番号その他の使用状況に関するデータを取得するプロセス②上記プロセスにより作成された電話番号使用状況データを記録媒体に記録し，データ提供先に当該記録媒体を送付するプロセス
③上記①及び②を含むデータ提供サービス
という構成を有しており，これは，被告サービスの構成と同一である。原告の主張によれば，被告サービスは本件発明の技術的範囲に属するというのであるから，原告の主張を前提にする限り，ワンビシ社サービスは，本件発明と同一の構成を有する。
(イ)横浜ＣＳ社が行っていたサービス
ａ被告は，上記(ア)のとおり，平成６年１２月ころまでに，ＩＳＤＮ回線による電話番号の使用状況を調査する装置を用いて，電話帳に記載された電話番号約４０００万件について使用状況調査を行い，その調査結果データをユーザーに提供するサービスの準備を進めていた。横浜ＣＳ社は，ワンビシ社と同様に，被告と協力して，上記調査システムや電話番号の使用状況に関するデータベースの事業展開を行っていた。
ｂ横浜ＣＳ社は，平成７年１月までに，被告の協力の下，被告の調査システムやデータベースを用いたサービスの詳細を決定した上，「ＡＴＯＭ－ＳＳ」との名称を付して，その営業を開始した。「ＡＴＯＭ－ＳＳ」によるサービスは，横浜ＣＳ社が，被告から提供を受けて保有する個人３０００万件，法人１０００万件の電話帳データベースを基に，毎月，全件の使用状況調査を実施し，正常着信（現在使用中），未使用電話といった判別をして，これに基づいて更新されたデータを依頼者に送付し，送付を受けた依頼者において，自らの顧客データベースに含まれる電話番号との照合処理を行い，顧客データベースを更新するというものである（乙７資料。以下「横浜ＣＳ社サービス」という。）
ｃ以上のとおり，横浜ＣＳ社サービスの構成は，ワンビシ社サービスと同様に，被告方法の構成と同一である。したがって，原告の主張を前提にする限り，横浜ＣＳ社サービスは，本件発明と同一の構成を有する。
イ進歩性の欠如


本件発明は，次のとおり，本件特許権の優先日より前の平成７年７月１４日に公開された特開平７－１７７２１４号公報（乙１１。以下「乙１１公報」という。）に記載された発明に，平成６年６月２４日に公開された特開平６－１７７９５４号公報（乙１２。以下「乙１２公報」という。）等に記載された技術思想を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものである。
したがって，本件特許は，特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものである。
(ア)乙１１公報の記載
乙１１公報には，以下の記載がある（判決注：下線は，裁判所が被告の主張に基づき付加した。）
「【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は，いわゆるテレマーケティングなどの顧客リストに含まれる電話番号リストから無効な電話番号を削除する処理を行うクリーニング装置に関する。」
「【０００２】
【従来の技術】電話を利用した各種の業務においては顧客の電話番号リストはきわめて重要な情報であり，不必要になった電話番号をリストから削除するなど，情報の価値を低下させないような管理を随時行う必要がある。…（中略）…無効の電話番号はリストから削除しなければならないし，移転した新電話番号をリスト中の旧電話番号に置き換える処理も必要である。」
「【０００５】この発明は前述した従来の問題点に鑑みなされたもので，その目的は，実業務を行わずに，電話番号リストの削除処理を事前に自動的に行えるようにしたクリーニング装置を提供することにある。また，電話番号リストの書き換え更新処理を能率良くまたは自動的に行えるようにしたクリーニング装置を提供することにある。」
「【０００６】
【課題を解決するための手段】第１の発明に係るクリーニング装置は，クリーニング処理しようとする電話番号リストをメモリに読み込む手段と，前記メモリに格納された前記リストの電話番号を順番に読み取り，その番号のダイヤル信号を公衆電話回線網に送出する発呼手段と，前記発呼手段によるダイヤル信号の送出動作に対する回線上の反応を監視する回線監視手段と，前記回線監視手段により発呼後の所定時間内に呼出音が検出された場合，および呼出音の検出前に極性反転が検出された場合に，発呼した電話番号を有効電話番号と判定する有効判定手段と，前記回線監視手段により発呼後の所定時間内に前記呼出音および前記極性反転および話中音のいずれも検出されなかった場合に，発呼した電話番号を無効電話番号と判定する無効判定手段と，前記有効判定手段および前記無効判定手段の判定結果に従って前記有効電話番号と前記無効電話番号とを区別したリストを作成する出力リスト作成手段とを備えたものである。」
「【００１７】
【実施例】第１および第２および第４の発明を包含した実施例のシステム構成を図１に示している。このクリーニング装置はパーソナル・コンピュータを中心としたハードウェア構成となっている。…（以下略）。」
「【００２６】前記の有効電話番号リストおよび無効電話番号リストそれに話中電話番号リストが前述の出力リストに相当する。これらのリストは前記クリーニング処理の実行中にディスプレイ装置６で逐次表示される。前記再発呼行列も含めて入力リストの全電話番号についての処理が完了すると，ディスプレイ装置６などでその旨を通知する。その段階で前記出力リストを所定のフォーマットでフロッピーディスク装置４に出力することができる。出力リスト中の前記有効電話番号リストには，発呼に対して正常に呼出動作が行われた電話番号のみが記入されており，それ以外の電話番号が削除されている。」
(イ)乙１１公報記載の発明
上記(ア)の記載から，乙１１公報には，次の構成を有する発明（以下「乙１１発明」という。）が開示されていると認められる。(A)コンピュータにより，回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，得られた情報に基づいて有効な電話番号をリストアップして有
効番号リストを作成する過程と，
(B)有効電話番号リストを含む出力リストをフロッピーディスクに出
力する過程と，
(C)クリーニングしようとする電話番号リストと，有効番号リストを含む出力リストを対照し，クリーニングしようとする電話番号リストのうち有効な電話番号を更新し，無効な電話番号を削除する過程と，(D)を含んだことを特徴とする電話番号リストのクリーニング方法。
(ウ)本件発明と乙１１発明の一致点及び相違点
ａ一致点
本件発明と乙１１発明とを対比すると，両発明は，①番号調査用コンピュータにより，回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，得られた情報に基づいて，有効な電話番号をリストアップして，有効番号リストを作成する点，②クリーニングしようとする電話番号リストと有効番号リストを対照して，クリーニングしようとする電話番号リストのうち有効な電話番号を区別している点，③電話番号リストのクリーニング方法である点，において一致する。
ｂ相違点
本件発明と乙１１発明との相違点は，次の４点である。①乙１１発明は，番号調査用コンピュータをＩＳＤＮ回線に接続していない（以下「相違点１」という。）。
②乙１１発明は，有効番号リストを複数のクリーニング用コンピュータに配布して読み取り可能にするプロセスを有しない（以下「相違点２」という。）。
③乙１１発明は，クリーニング処理しようとする電話番号リストを対照する作業を，有効番号リスト配布先であるクリーニング用コンピュータで行っていない（以下「相違点３」という。）。④乙１１発明は，クリーニング処理しようとする電話番号リストが，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号により構成されていない（以下「相違点４」という。）。
ｃ相違点についての検討
上記相違点１ないし４に係る構成は，次のとおり，当業者において容易に想到することができたものである。
(ａ)相違点１について
番号調査用コンピュータをＩＳＤＮに接続するという技術思想は，本件特許権の優先日より前に公開された乙１２公報に開示されている（段落【０００１】，【０００５】，【０００６】，【０００８】～【００１０】）。また，１９８０年代の終わりから，日米欧を始めとする各国において，ＩＳＤＮ（総合ディジタル通信網）の商用サービスが開始されていた。
そうすると，電話番号リストをクリーニング処理しようとする際，商用サービスが現に開始され，普及しつつあったＩＳＤＮ回線を用いて電話番号調査を実施するという選択が排除される理由はなく，処理速度の観点からしても，ＩＳＤＮ回線を利用することは当然の発想である。
したがって，乙１１発明における番号調査用コンピュータの運用に当たり，上記技術思想を適用してＩＳＤＮ回線を利用することは，当業者が容易に想到することができたものといえる。
(ｂ)相違点２及び３について


情報を蓄積したデータベースを他の情報処理装置に配布して，当該情報処理装置においてデータベースを利用させ，当該情報処理装置側に存在するデータと対照させるという技術思想は，本件特許権の優先日より前の平成８年１月２３日に公開された特開平８－２２４０９号公報（乙１３。以下「乙１３公報」という。），平成６年７月８日に公開された特開平６－１８８９０６号公報（乙１４。以下「乙１４公報」という。）及び同年４月２２日に公開された特開平６－１１３０２０号公報（乙１５。以下「乙１５公報」という。）に開示されている（乙１３公報・段落【０００１】，【００２８】，【００４５】，図２１，乙１４公報・段落【００１１】～【００１３】，乙１５公報・段落【００２３】～【００２６】）。
また，作成したデータベースやリストを配布するという行為が，極めて一般的な態様でのデータ提供方法であったことは，本件特許発明の出願当時の技術常識からして明らかであり，当該データベースやリストが配布先においてデータベースやリストと対照させるために用いられることもまた，一般的に想定されることである。
そうすると，乙１１発明においてクリーニング処理を行うコンピュータを検討するに当たり，上記技術思想を適用して，顧客側のコンピュータを用いて電話番号リストの対照作業を行わせることは，当業者が容易に想到することができたものといえる。
(ｃ)相違点４について
乙１１発明と本件発明は，電話番号リストのクリーニング技術という同一の技術分野についての発明であり，両発明の明細書を比較すると，両発明の課題，作用及び機能に高い共通性が存在することは，明白である。また，わが国における電話番号が市外局番と市内局番と４桁の加入者番号から成ることや，使用されている市外局番と市内局番が公開された情報であることは，本件特許出願の当時から周知の事実である（本件明細書・段落【００１１】）。
そうすると，本件特許の出願時において，乙１１発明に相違点４に係る構成（わが国における電話番号の構成）を組み合わせることに関し，いわゆる論理付けが存在していたことは明らかであり，かつ，これを阻害する要因も見受けられない。
したがって，相違点４に係る構成が本件発明の進歩性を根拠づける構成たり得ないことは，明らかである。
［原告の主張］
ア本件発明は新規性を有すること
(ア)乙５資料及び乙７資料（以下，両資料を併せて「乙５資料等」ということがある。）は，客観性に疑義があること
乙５資料は，ＦＡＸ機が印字した送信日付（平成８年１０月１７日）が記載されている以外に，客観的な日付は記載されておらず，本件特許の出願日前に存在していた文書かどうか不明なものである。仮に，乙５資料が上記日付当時に存在したものであり，被告の主張するとおり同資料がワンビシ社から被告に送信された事実があったとしても，その事実をもって，乙５資料の内容が本件特許権の優先日当時公知，公用になっていたとはいえないし，同資料が頒布された刊行物に該当するともいえない。
乙７資料は，その最終頁に「平成７年１月」との記載があるものの，同資料が実際に平成７年１月に作成されたものかどうかは不明である。また，乙７資料に記載された内容のサービスが本件特許権の優先日当時公知，公用になっていたことを認めるに足りる証拠はないし，乙７資料が頒布された刊行物に当たるともいえない。
(イ)乙５資料等には，ＩＳＤＮ回線を用いることは開示されていないこと乙５資料等には，ワンビシ社サービスないし横浜ＣＳ社サービスにＩＳＤＮ回線が用いられていることは開示されていない。被告が乙５資料等の作成時期であると主張する平成８年１０月１７日ないし平成７年１月の時点においては，被告は，アナログ回線を用いた電話番号調査システムしか有しておらず，ディジタル版（ＩＳＤＮ回線利用）の調査システムをいまだ開発していなかったはずである。(ウ)乙５資料等には，電話番号を網羅的に調査対象とすることは開示さ
れていないこと
乙５資料等には，電話帳に記載された電話番号４０００万件を対象として作成した電話番号データベースが作成されていることが開示されているだけであり，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」（構成要件Ａ）電話番号に対して発呼することについての開示はない。
(エ)以上のとおり，本件発明は，乙５資料等に記載された発明とは相違するものであり，新規性を有する。
イ本件発明は進歩性を有すること
(ア)本件発明の作用効果は，従来技術である各顧客の電話番号リストを個別に発呼するという方法では解決できなかった，輻輳及び機密保持の点の課題を解決し，オフラインで架電調査と同様に電話番号リストの有効性判定手段を提供するという点にあり，そのために，本件発明の各構成が採用されている。
一方，乙１１公報記載の発明（乙１１発明）は，上記従来技術そのものであり，同公報には，本件発明における上記解決課題の存在すら示唆されていない。
(イ)また，本件発明と乙１１発明は，被告の主張を前提としても，相違点１ないし４の点において相違するものであり，次のとおり，乙１１発明に乙１２公報ないし乙１５公報記載の技術思想を組み合わせたとしても，本件発明を容易に想到することはできない。
ａ乙１２公報ないし乙１５公報に開示されている技術は，通信端末装置が短縮ダイヤルの番号データベースに基づいて通信相手を発呼した際にその電話番号が変更又は欠番になっていた場合に，番号データベースを更新する技術（乙１２公報），データベースの変更内容をネットワーク上の他の情報処理装置に効率よく送信する技術（乙   １３公報），中央の蓄積装置に接続された複数端末装置上の電話番号表を同時に更新する技術（乙１４公報），通信端末の短縮ダイヤル番号と電話番号の対応関係に変更が生じたことを検知した場合に顧客の通信装置に変更情報を送信する技術（乙１５公報），というものであり，本件発明における上記解決課題とは全く無関係の技術である。また，相違点２及び３に関する本件発明の構成は，本件発明における上記解決課題を認識しなければ，これを乙１１発明と組み合わせる動機付けは得られないところ，乙１１公報ないし乙１５公報のどこにも，そのような動機付けを与える課題の記述や示唆はない。ｂ当業者が，乙１１発明に基づいて相違点４に係る構成を採用するに至るためには，このような網羅的な調査対象電話番号を作成し，その調査対象電話番号に発呼して有効番号リストを作成する必要性に想到する必要がある。しかしながら，そのためには，本件発明における上記課題を認識することを要する。乙１１公報ないし乙１５公報には，そのような動機付けや示唆は記載されていない。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告サービスは，本件発明の技術的範囲に属するか）について
(1)構成要件Ａの充足性について


ア被告サービスにおいて調査対象とされる電話番号証拠（乙１８～２０）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ，同認定を左右するに足りる証拠はない。
(ア)日本の電話番号は，市外局番と市内局番と加入者番号との組合せから成っている。
市外局番及び市内局番は，総務省が管理しており，市外局番は，地域ごとに総務省告示で規定され，市内局番は，総務大臣が電気通信事業者ごとに指定を行うものとされている。
(イ)総務省は，日本全国の電話番号の局番を，①「未使用」（電話通信事業者からの使用申入れ及び使用の事実がない局番），②「使用予定」（電話通信事業者からの使用申入れに対して割当て済みであるが，使用開始時期が到来していない局番），③「未使用復帰」（過去に，電話通信事業者に割り当てられ，使用されていたが，当該電話通信事業者が総務省に返却した局番），④「使用不可」（例えば，天気予報用等の特殊な利用のために割り当てられたものであり，一般には使用されていない局番），⑤「使用中」（電話通信事業者に割り当てがされ，使用されている局番），の５つの区分を用いて管理している。
(ウ)被告は，被告サービスにおいて，上記①ないし④の局番（「未使用」，「使用予定」，「未使用復帰」，「使用不可」）の電話番号については，使用状況の調査を行っていない。
また，被告は，被告サービスにおいて，上記⑤の局番（「使用中」）の電話番号について使用状況の調査を行っているものの，「使用中」の局番であっても，下記の電話通信事業者に割り当てられ使用されている合計５６６個の局番の電話番号については，使用状況の調査を行っていない。これは，これらの局番の電話番号は，専ら基地局での交換のために使用されていたり，転送に用いられたり，新しいサービスの実験等の用途で使用されたりしているものと推定され，使用状況を調査してほしいとの顧客からのニーズがないからである。
株式会社アイ・ピー・エス
ソフトバンクモバイル株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ベライゾンジャパン合同会社
東京テレメッセージ株式会社
東北インテリジェント通信株式会社
株式会社沖縄テレメッセージ
イ「使用されているすべての市外局番および市内局番」（構成要件Ａ）の
意味について
(ア)この点について，原告は，構成要件Ａの「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは，事業者が一定の調査対象を設定することを前提に，「その調査対象に含まれる電話番号に使用されている市外局番と市内局番のすべて」を意味するものと解すべきであるとした上，被告サービスは，被告が有効性判定のニーズがないと判断した局番を調査対象から除外したものであるから，「その調査対象に含まれる電話番号に使用されている市外局番と市内局番のすべて」を調査しているといえ，構成要件Ａを充足する，と主張する。
(イ)しかしながら，構成要件Ａは，単に，「使用されているすべての市外局番および市内局番」と記載されているだけであり，局番について，原告の主張するような限定は付されていない。
また，本件明細書には，発明の詳細な説明として，以下の記載が存在する（甲１，４６，４７）（下線部分は，本件訂正により追加された部分である。）。
「【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は，電話回線網で実際に使われている電話番号（または使われていない電話番号）をコンピュータを用いて調査し，その調査結果に基づいて既存の電話番号リストをクリーニングする方法に関する。」
「【０００２】
【従来の技術】電話を利用した各種の業務においては顧客の電話番号リストはきわめて重要な情報であり，不必要になった電話番号をリストから削除するなど，情報の価値を低下させないような管理を随時行う必要がある。リストに登録されている顧客情報には流動的な情報も当然含まれており，登録されている電話番号がある時点で使用されなくなったり，別の新たな電話番号に変更になったり，あるいはもともと間違った電話番号が登録されていることもある。そのような無効の電話番号はリストから削除しなければならないし，移転した新電話番号をリスト中の旧電話番号に置き換える処理も必要である。」「【０００３】従来においては，電話番号リストに従って各顧客に対してなんらかの業務を実行し，各顧客からの応答を確認しながらリストの削除・更新を行っていた。この従来の方法では，実業務の内容によっては甚だしい無駄や不合理を生じることがある。つまり，削除されなければならない無効の顧客に対しても業務を実行することで無駄な経費を使ったり，顧客でない人に迷惑をかけたりすることがある。また移転した顧客に対しては，旧電話番号地と新電話番号地に対して二重に業務を行い，時間と経費が無駄になる。」
「【０００４】この不合理を解消するために本出願人らは，先に，つぎのような電話番号リストのクリーニング装置を開発した（特開平７－１７７２１４号）。網制御回路を備えたパソコンを電話回線に加入者端末として接続し，このパソコンでフロッピー（登録商標）ディスクなどに記録した電話番号リストを処理する。リスト中の電話番号を順番にピックアップして電話回線網に発呼し，その発呼動作に対する回線の反応を監視する。発呼後の所定時間内に呼出音が検出されるか，その前に極性反転が検出された場合，発呼した電話番号は有効であると判定する。所定時間内に呼出音も極性反転も話中音も検出されなかった場合，発呼した電話番号は無効であると判定する。この処理を電話番号リストに従ってつぎつぎと行い，有効な番号と無効な番号を区別した新しいリストを作成する。発呼する相手方にできるだけ迷惑をかけない工夫や，電話番号の変更を知らせる案内音声を録音する工夫もしてある。」
「【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本出願人は前述したようなクリーニング装置を用いて，電話番号リストをクリーニングするサービス業務を行っている。通常はクリーニングしようとする電話番号リストを記録したフロッピーディスクを依頼人から預かり，それをクリーニング装置であるパソコンで前述のように処理し，更新した電話番号リストをやはりフロッピーディスクに記録して依頼人にわたす。この業務について，つぎに述べる２つの重大な問題が生じた。」
「【０００６】１つは，クリーニング装置から間断なくつぎつぎと発呼することで，直近の交換局で輻輳を生じやすくなるという問題である。電話番号リストのクリーニング処理は一度行えば済むものではなく，適当な期間をおいて繰り返し行う必要がある。多数の依頼人からの多数の電話番号リストを処理するために，多数の電話回線と複数台の高速パソコンを使って集中的かつ連続的な発呼を行うと，輻輳の問題が現実的に無視できなくなる。」
「【０００７】もう１つの問題は，クリーニング処理を行いたいのだけれども，機密保持の観点から大切な顧客情報の１つである電話番号リストを外部に出せないという事情の依頼人がいることである。この場合には，フロッピーディスクに記録した電話番号リストを業者にわたしてク   リーニ   ングし   てもら   うサー   ビスを   受ける   ことが   できな   かった。」


「【０００８】この発明は前述した従来の問題点に鑑みなされたもので，その目的は，電話番号リストに従って実際に網に発呼することでクリーニング処理するのではなく，電話回線網で実際に使われている電話番号（または使われていない電話番号）をコンピュータを用いて調査し，その調査結果に基づいて網に対してはオフラインで既存の電話番号リストをクリーニング処理する仕組みを提供することにある。」
「【０００９】
【課題を解決するための手段】この発明に係る電話番号リストのクリーニング方法は，ＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し，網から得られる情報に基づいて有効（または無効）な電話番号をリストアップして有効番号リスト（または無効番号リスト）を作成する網発呼プロセスと，前記網発呼プロセスにより作成された前記有効番号リスト（または無効番号リスト）を複数のクリーニング用コンピュータに配布して読み取り可能にするリスト配布プロセスと，前記各クリーニング用コンピュータにおいて，クリーニング処理しようとする顧客などの電話番号リストを読み取り可能に準備し，このクリーニング対象電話番号リストと前記有効番号リスト（または無効番号リスト）とを対照することで，前記クリーニング対象電話番号リスト中の有効（または無効）な電話番号を区別するクリーニング処理プロセスとを含んだことを特徴とするものである。」
「【００１０】
【発明の実施の形態】＝＝＝電話番号の調査方法を実施するシステム
の基本＝＝＝
この発明に関わる電話番号調査方法を実施するシステムの一例を図１に示している。ここではＩＳＤＮ端末として一般的なパソコン１を使う。…（後略）…」
「【００１１】このパソコン１がたとえば北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアに設置されていて，これにより当該エリア全域において実際に使われているすべての電話番号を調べるものとする。よく知られているように，各加入者の電話番号は市外局番と市内局番と加入者番号の組み合せからなり，末尾の４桁が加入者番号である。市外局番および市内局番として使用されている番号は，当然ながら一般に公開された情報である。」
「【００１２】北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアには，011／0123…（中略）…／0198という５２個の市外局番が存在する。これら各市外局のそれぞれに規模に応じた数の市内局番が存在する。たとえば青森局内（0177番）には，22／23…（中略）…／99という３５個の市内局番が存在する。加入者番号は未公開の情報であるが，これは４桁の数字であり，0000番から9999   番までの１万個の番号が存在する可能性がある。青森局内（0177番）には３５個の市内局番があるので，３５×１万＝３５万個の電話番号が存在する可能性があり，その何割かが実際に加入者に割り当てられている有効な電話番号である。この発明の方法では，たとえば0177番の青森局内において存在可能性のある３５万個の電話番号のうち，どれとどれが有効（無効）かをすべて調べ上げて，その結果を調査リストとする。」
「【００１３】実施例のパソコン１は北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの調査を担当している。当該エリアには５２個の市外局番が存在しており，各市外局にはそれぞれ多数の市内局番が割り当てられている。これら調査対象となる地域に含まれるすべての市外局番および市内局番を公開されている情報に従ってあらかじめ取得し，それらの局番を調査対象局番としてテーブル化しておく（パソコン１の適当な記憶手段に格納しておく）。その調査対象局番のすべてと，加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべて（１万個）の組み合せが調査対象電話番号である。」
「【００２６】＝＝＝＝実際の運用状況＝＝＝＝
調査対象となる地域に含まれるすべての市外局番および市内局番を公開されている情報に従ってあらかじめ取得し，それらの局番を調査対象局番としてテーブル化しておく。その調査対象局番のすべてと，加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合せが調査対象電話番号である。都市の規模によって異なるが，１つの局番を持つ１万個の調査対象電話番号のうち，半数程度が未使用の無効の番号であることが普通である。…（後略）…」
「【００３２】＝＝＝電話番号調査の時間的および地域的な実施の仕方
＝＝＝
ここまでは１台のパソコン１で北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの調査を行うと説明した。同様にして，全国の電話網をいくつかの地域に分割し，それぞれの地域にて前記と同様な電話番号調査用パソコンをＩＳＤＮに接続し，全国の電話番号の調査を複数の地域に分散した複数のパソコンで分担実行する。そして，それぞれ担当した地域の前記調査リストを通信などを通じて１つに集約することで，全国的な広域の調査リストを作成できる。このようにすることで，１箇所に設置したパソコンで全国の電話網を対象にして前述の調査を行う場合に比べ，調査用パソコンが網に与える悪影響（輻輳の問題）を大幅に低減でき，実用上まったく問題のないレベルに抑えることができる。」
「【００３５】なお，いままでの説明では「加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべて」は0000番から   9999番までの１万個だとした。ここで，電話回線網の運営事業者の都合などで絶対に加入者に割り当てない番号があり，しかもその番号が公開情報として入手できるのであれば，その番号を「加入者番号となる可能性のない番号」として扱い，これを調査対象から外すようにしてもよい。」
「【００３８】
【発明の効果】この発明では，電話番号リストに従って実際に網に発呼することでクリーニング処理するのではなく，電話回線網で実際に使われている電話番号をコンピュータを用いて調査し，その調査結果に基づいて網に対してはオフラインで既存の電話番号リストをクリーニング処理する。そして調査にあたっては，調査対象の電話に対して呼出をまったく行わないという大きな特徴があり，実際の電話加入者に対   して無   用な電   話に無   理に応   答させ   るとい   う迷惑   がかか   らない。」
「【００３９】また調査にあたっては，地域的および時間的に充分に分散して処理を実行できるので，調査用のコンピュータ（調査装置）に直近の交換局で輻輳を起こすことがない。また，機密保持の観点で電話番号リストを外部に出せない場合でも，自分のコンピュータで簡単にリストのクリーニング処理を行うことができる。」
さらに，構成要件Ａの「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について」という用語は，本件訂正により特許請求の範囲に追加されたものである。証拠（甲４６）によれば，原告は，本件訂正に係る審判請求書（甲４６）において，本件訂正の理由について次のとおり述べていることが認められる。
「訂正の原因
訂正事項１及び２は，


①明細書の段落００１１の「このパソコン１がたとえば北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアに設置されていて，これにより当該エリア全域において実際に使われているすべての電話番号を調べるものとする。よく知られているように，各加入者の電話番号は市外局番と市内局番と加入者番号の組み合せからなり，末尾の４桁が加入者番号である。」との記載，
②明細書の段落００１２の「北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアには，011／0123……／0198という５２個の市外局番が存在する。これら各市外局のそれぞれに規模に応じた数の市内局番が存在する。たとえば青森局内（0177番）には，22／23……／99という３５個の市内局番が存在する。加入者番号は未公開の情報であるが，これは４桁の数字であり，0000番から9999   番までの１万個の番号が存在する可能性がある。青森局内（0177番）には３５個の市内局番があるので，３５×１万＝３５万個の電話番号が存在する可能性があり，その何割かが実際に加入者に割り当てられている有効な電話番号である。この発明の方法では，たとえば0177番の青森局内において存在可能性のある３５万個の電話番号のうち，どれとどれが有効（無効）かをすべて調べ上げて，その結果を調査リストとする。」との記載，
③明細書の段落００１３の「実施例のパソコン１は北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの調査を担当している。当該エリアには５２個の市外局番が存在しており，各市外局にはそれぞれ多数の市内局番が割り当てられている。これら調査対象となる地域に含まれるすべての市外局番および市内局番を公開されている情報に従ってあらかじめ取得し，それらの局番を調査対象局番としてテーブル化しておく（パソコン１の適当な記憶手段に格納しておく）。その調査対象局番のすべてと，加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべて（１万個）の組み合せが調査対象電話番号である。」との
記載，及び
④明細書の段落００３２の「ここまでは１台のパソコン１で北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの調査を行うと説明した。同様にして，全国の電話網をいくつかの地域に分割し，それぞれの地域にて前記と同様な電話番号調査用パソコンをＩＳＤＮに接続し，全国の電話番号の調査を複数の地域に分散した複数のパソコンで分担実行する。そして，それぞれ担当した地域の前記調査リストを通信などを通じて１つに集約することで，全国的な広域の調査リストを作成できる。」
との記載に基づくものであり，「特許請求の範囲の減縮」（特許法第１２６条１項第１号）に該当する。即ち，訂正前の請求項１および２において，「番号調査用コンピュータにより回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し」との記載は，明細書全体からして，「番号調査用コンピュータにより調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し」の意味であることが明らかであるが，そのことを明記するとともに，その「調査対象電話番号」を，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号」と減縮したものである。」（４頁１０行～５頁２４行）「特許法第１２６条第５項（独立特許要件）を満たすことについて
①本件発明
本件発明は，いずれも，特に，明細書の段落０００６に記載の「…（略）…」との問題点，及び，段落０００７に記載の「…（略）…」という問題点を解決するためになされたものであって，「…（略）…」を目的としている（段落０００８）。
そのため，訂正後の特許請求の範囲の請求項１および２に記載したように，「ＩＳＤＮに接続した番号調査用コンピュータにより，使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行」することを特徴としており，これにより，「…（略）…」という効果を奏するものである（段落００３８，００３９）。また，本発明では，リストに含まれる電話番号が全国に散らばっているような場合でも，或いは，電話帳に掲載されていない番号が含まれている場合であっても，ほぼもれなくクリーニング処理を行うことができる。」（６頁１０行～７頁１５行）
「②先行技術
ａ．本件特許については，現在，東京地方裁判所に侵害訴訟（判決注：本件訴訟）が係属中である…（中略）…。そして，これら侵害訴訟の中で株式会社クローバー・ネットワーク・コム（以下「被告」という）から，新規性欠如を理由とする特許無効の抗弁がなされ，以下の先行技術資料（判決注：乙５資料及び乙７資料）が提出された。…（後略）…
ｂ．（略）
ｃ．（略）
ｄ．甲１（判決注：乙５資料）について
…（中略）…以上の点に加え，訂正後の本件発明では，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」番号を調査対象とすることにより，使用されている可能性のあるほぼすべての電話番号に発呼してその有効性を調査して有効番号リスト（請求項１）や無効番号リスト（請求項２）を作成するものである。この調査によって作成された有効番号リストや無効番号リストは網羅的なものであり，これら網羅的な有効番号リストや無効番号リストを配布し，クリーニング用コンピュータにおいて読み取り可能にし，クリーニング対象電話番号リストと対照することにより，同リスト中の有効な電話番号または無効な電話番号を区別することができるので，電話帳に掲載されていない番号を含めた殆どすべての番号について，あたかも都度発呼して電話番号の利用状況を調査するのと同様の効果を得られるものである。
これに対して，甲１に記載されたサービスにおける調査対象電話番号は，甲１「ｐ３」記載の「①対象データ：全国約４，０００万件」である。この点は，被告も，「電話帳に記載された電話番号約４０００万件」と主張している。
したがって，甲１には，電話帳に記載された電話番号４０００万件を対象として作成した電話番号データベースが作成されていることが開示されているだけであり，電話帳に掲載されていない電話番号の使用状況を調査することができるように「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」番号に対して発呼することについての開示がない。
甲１に記載された発明のように，電話帳に掲載された電話番号の利用状況を記録した電話帳データベースを用いても，電話帳に掲載されていない電話番号については結局別途発呼しない限り有効性や無効性の判定はできないのであるから，本件発明のような作用効果は得られないことは明らかである。


以上のとおり，甲１には，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」番号を調査対象とすることについて開示も示唆もないから，電話帳に掲載されていない電話番号の使用状況を調査することは不可能である。したがって，訂正後の本件発明はいずれも甲１に記載された発明から容易になしえたものなどでは決してない。」（７頁１６行～１０頁１９行）
(ウ)上記明細書の発明の詳細な説明中の記載によれば，本件発明は，従来の，網制御回路を備えたパソコンを電話回線に加入者端末として接続し，このパソコンでフロッピーディスクなどに記録した電話番号リストを処理するという方法においては，多数の依頼人からの多数の電話番号リストを処理するために直近の交換局で輻輳を生じやすくなるという問題や，機密保持の観点から顧客情報である電話番号リストを外部に出せないという事情の依頼人がいるという問題があったため，電話番号リストに従って実際に網に発呼することでクリーニング処理するのではなく，電話回線網で実際に使われている電話番号をコンピュータを用いて調査し，その調査結果に基づいて網に対してはオフラインで既存の電話番号リストをクリーニング処理することにより，調査用のコンピュータ（調査装置）に直近の交換局で輻輳を起こすことがなく，また，機密保持の観点から顧客が電話番号リストを外部に出せない場合でも，顧客において自分のコンピュータで簡単にリストのクリーニング処理を行うことができるようにしたものであると認められる。
また，上記発明の詳細な説明中の記載及び本件訂正がされた経緯からすると，本件発明において「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とすることの技術的意義は，（調査対象となる地域において）実際に使用されている可能性のあるすべての電話番号について，その利用状況を調査することにより，電話番号の網羅的な有効番号リストを作成し，このリストとクリーニング処理しようとする顧客などの電話番号リストを対照することで，上記電話番号リストのクリーニング処理をほぼ漏れなく行うことができるようにすることにあるといえ，「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは，「市外局番及び市内局番として使用されているすべての番号」を意味するものと解するのが相当である。本件明細書の他の記載を見ても，「使用されているすべての市外局番および市内局番」に関して，上記で検討した意味内容と異なるような説明をしている箇所は存在せず，原告の主張する「調査対象に含まれる電話番号に使用される市外局番と市内局番のすべて」と解すべき根拠となる記載は見当たらない。仮に構成要件Ａを原告の主張するとおりに解すると，結局，同構成要件は「調査対象となっている電話番号を調査対象とする」という循環論理に帰し，「使用されているすべての市外局番および市内局番」との要件は無意味なものとなってしまうから，原告の主張する解釈を採用することはできない。
したがって，一部の電話通信事業者に割り当てられている合計５６６個の局番に係る電話番号については調査対象としていない被告サービスは，構成要件Ａの「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とするものとはいえず，構成要件Ａを充足しない。(2)よって，その余の構成要件の充足性について検討するまでもなく，被告サービスは，本件発明の技術的範囲に属しない。
２争点２（被告サービスは，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるか）について
(1)前記１のとおり，被告サービスは，一部の電気通信事業者に割り当てられている合計５６６個の局番に係る電話番号を調査対象としていないから，少なくとも，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とするものではない点において，本件発明と相違する。(2)そこで，被告サービスが本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるか否かについて検討するに，平成１０年最判は，特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分がある場合に，なお均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認められるための要件の一つとして，「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」こと（第５要件）を掲げており，この要件が必要な理由として，「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど，特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，又は外形的にそのように解される行動をとったものについて，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないからである」と判示する。そうすると，第三者から見て，外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動を特許権者がとった場合には，上記特段の事情があるものと解するのが相当である。
(3)これを本件についてみると，本件訂正がされた経緯は前記１(1)イ(イ)のとおりであり，原告は，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１では，単に，「ＩＳＤＮに接続したコンピュータにより回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し」とされ，いかなる電話番号を調査対象とするのかについて特段制限は付されていなかったものを，本件訂正により，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とするものに限定することを明記し，これにより，乙５資料等に記載された先行技術と本件発明との相違を明らかにして，乙５資料等を先行技術とする無効事由を回避しようとしたものであることが認められる。
そうすると，原告は，本件特許発明について，本件訂正に係る訂正審判の手続において，被告サービスのように一部の局番の電話番号を調査対象としない構成のもの，すなわち，調査対象電話番号が「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」ものでない方法が，その技術的範囲に含まれないことを明らかにしたものと認めるのが相当である。
原告は，原告が本件訂正において除外したのは，電話帳データや特定の顧客リストなど，限られた電話番号群を調査対象として調査結果を記録する方法に限られるものであり，すべての電話番号という母数から出発してニーズのない局番を除外するという被告サービスのような技術まで意識的に除外したものではないと主張する。
しかしながら，仮に，原告が，主観的には本件訂正により被告サービスの技術を除外する意図を有していなかったとしても，本件訂正は，少なくとも，第三者からみて，外形的には，「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある４桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とせず，一部の局番の電話番号を調査対象から除外しているものについては，本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるべきものであるというべきである。原告の上記主張は，採用することができない。


主          文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理          由
上告代理人本田兆司，同桂秀次郎の上告受理申立て理由について１本件は，建築工事の請負を業とする有限会社Ａ（以下「Ａ社」という。）の代表取締役であり労働者災害補償保険法（平成１２年法律第１２４号による改正前のもの。以下「法」という。）２７条１号所定の事業主（以下「中小事業主」という。）の代表者として法２８条１項の承認に基づき労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）に特別加入していたＢが，Ａ社において受注を希望していた工事の予定地の下見に赴く途中で事故により死亡したことに関し，その妻である上告人が，Ｂの死亡は同項２号にいう「業務上死亡したとき」に当たるとして，法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ，広島中央労働基準監督署長から，これらを支給しない旨の決定（以下「本件各処分」という。）を受けたため，その取消しを求めている事案である。
２原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)Ａ社は，広島市内に本店を置き，建築工事の請負等を目的とする会社であり，主に橋梁工事の下請を行っていた。Ａ社においては，代表取締役であったＢのほか，Ｂの妻である上告人とＢの長女が取締役を務め，上告人が経理事務を担当していた。Ａ社には３名の従業員が在籍し，うち１名はレッカー車のオペレーター，他の２名はとび職であった。
(2)Ａ社は，平成５年４月１日，広島労働基準局長に対し，事業主をＡ社，特別加入予定者をＢ，業務の具体的内容を「建築工事施工（８：００～１７：００）」として，法２８条１項に基づく労災保険の特別加入の申請をし，同月２日，同項の承認を受けた。
(3)Ｂは，平成１０年▲月▲日，広島県庄原市内において自動車を運転していた際，自動車ごと池に転落して溺死した（以下「本件事故」という。）。本件事故当時，Ｂは，Ａ社において同市内の架橋工事等４件の工事の受注を希望し，代議士秘書などに対して元請業者に働きかけるよう依頼するなどしていたが，上記各工事は２，３年のうちに着工されるであろうということしか知らず，上記各工事の元請業者，契約時期，工事期間等の情報は把握していなかった。Ｂは，前日から泊まりがけで上記各工事の予定地の下見に赴き（以下，これを「本件下見行為」という。），その途中で本件事故が発生した。
(4)本件事故当時，Ａ社の従業員は，いずれも現場作業にのみ従事し，営業，経営管理等の業務には携わっていなかった。現場の下見は，ほとんどＢが１人で行っており，従業員も同行したことがあるが，それは現場の作業に携わる従業員も補助として下見に行った方が作業等の計画を立てやすいということによるものであった。
(5)上告人は，平成１２年２月１５日付けで，広島中央労働基準監督署長に対し，法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが，同署長は，同１３年２月８日付けで，本件事故当時のＢの行動は特別加入者として承認された業務の内容の範囲とは認められないとの理由により，これらを支給しない旨の本件各処分をした。
３原審は，上記事実関係等の下において，本件下見行為はＡ社の営業活動の一環として行われたものであるところ，Ａ社においては，このような下見行為は従業員の業務とされておらず，代表者であるＢの業務とされており，本件下見行為を労働者が行う業務に準じたものということはできないから，本件下見行為中に発生した本件事故によるＢの死亡は法２８条１項２号にいう「業務上死亡したとき」に当たらず，本件各処分は適法であるとして，上告人の請求を棄却すべきものとした。４(1)法２８条１項が定める中小事業主の特別加入の制度は，労働者に関し成立している労災保険の保険関係（以下「保険関係」という。）を前提として，当該保険関係上，中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより，当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして，法３条１項，労働保険の保険料の徴収等に関する法律３条によれば，保険関係は，労働者を使用する事業について成立するものであり，その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ（最高裁平成７年（行ツ）第２４号同９年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１８１号２５頁参照），同法４条の２第１項において，保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており，また，労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則１６条１項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第１所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表（昭和４７年労働省告示第１６号）において，同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると，保険関係の成立する事業は，主として場所的な独立性を基準とし，当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると，土木，建築その他の工作物の建設，改造，保存，修理，変更，破壊若しくは解体又はその準備の事業（同施行規則６条２項１号。以下「建設の事業」という。）を行う事業主については，個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業，経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって，それぞれその業務の中に労働者を使用するものがあることを前提に，各別に保険関係が成立するものと解される。
したがって，建設の事業を行う事業主が，その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ，本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは，上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから，上記営業等の事業について，当該事業主が法２８条１項に基づく特別加入の承認を受けることはできず，上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し，その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。


主          文
１原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する。
２前項の部分のうち，被上告人Ｘ１及び同Ｘ２の請求
に関する部分につき，同被上告人らの控訴を棄却す
る。
３第１項の部分のうち，被上告人Ｘ３の請求に関する
部分につき，第１審判決を取り消し，同被上告人の
請求を棄却する。
４被上告人Ｘ１及び同Ｘ２の請求に関する控訴費用及
び上告費用は同被上告人らの負担とし，被上告人Ｘ３
の請求に関する訴訟の総費用は同被上告人の負担と
する。
理          由
上告代理人南部孝男の上告受理申立て理由第３～第７について１本件は，京都市立の小学校又は中学校の教諭である被上告人らが，平成１５年４月から１２月までの間（ただし，８月を除く。以下「本件期間」という。），時間外勤務を行ったところ，これは，義務教育諸学校等の教育職員に原則として時間外勤務をさせないものとしている「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（平成１５年法律第１１７号による改正前のもの。以下「給特法」という。）及びこれに基づく「職員の給与等に関する条例」（昭和３１年京都府条例第２８号。平成１６年京都府条例第１９号による改正前のもの。以下「給与条例」という。）の規定に違反する黙示の職務命令等によるものであり，また，各学校の設置者である上告人は被上告人らの健康保持のため時間外勤務を防止するよう配慮すべき義務に違反したなどと主張して，上告人に対し，国家賠償法１条１項に基づく損害賠償等を請求する事案である。なお，上記の「時間外勤務」とは，正規の勤務時間以外の時間における勤務のほか，「国民の祝日に関する法律」による休日及び年末年始の休日等における正規の勤務時間中の勤務を含むものをいう（給特法１１条，給与条例３７条２項。以下，「時間外勤務」又は「勤務時間外」というときは，後者を含む意味のものをいう。）。２給特法及びこれに基づく給与条例の規定では，京都府の公立の義務教育諸学校等の教育職員（給与条例２条６号，７号）で，市町村立学校職員給与負担法（平成１６年法律第４９号による改正前のもの）１条又は２条に規定する職員に該当し，管理職員に該当しないなど所定の要件を満たす者（以下，単に「教育職員」という。）の勤務条件について，次のとおりの特例が定められている。(1)教育職員には，給料月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給する（給特法８条，３条１項，給与条例７条の２第１項）。教職調整額は，諸手当等の計算上給料とみなす（給特法８条，９条，給与条例７条の２第２項）。(2)教育職員には，時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しない（給特法１０条，地方公務員法（平成１５年法律第１０４号による改正前のもの。以下同じ。）５８条３項本文，給与条例２２条の５第２項，１５条，１８条）。(3)教育職員には，原則として時間外勤務をさせないものとし，これをさせる場合は，生徒の実習に関する業務など所定の四つの業務のいずれかに従事する場合で，臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限り（給特法１１条，７条，給与条例３７条２項，３項），かつ，その健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない（給特法１０条，地方公務員法５８条３項本文）。３原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。(1)被上告人らは，本件期間中，上告人の設置する小学校又は中学校の教育職員（教諭）であった。各人の勤務する学校（以下「勤務校」という。）は，被上告人Ｘ１がＡ小学校，同Ｘ２がＢ中学校，同Ｘ３がＣ中学校である。各人の勤務時間は，月曜日から金曜日までの５日間において，被上告人Ｘ１が午前８時４０分から午後４時４０分まで（午後４時４０分から午後５時２５分まで休憩時間），同Ｘ２及び同Ｘ３が午前８時２５分から午後４時２５分まで（午後４時２５分から午後５時１０分まで休憩時間）であった。
(2)被上告人らの本件期間中の勤務状況等の概要は，次のとおりである。ア被上告人Ｘ１は，小学５年の学級（児童数３６名）の担任であり，１週間の受持ち授業時限数は合計２６時限であった。
被上告人Ｘ１は，勤務校が京都市教育委員会から研究発表校に指定されたことに伴いその研究主任としての活動を行ったほか，新規採用者の支援指導に当たり，上記研究発表とも関連する年間１１０時間に及ぶ総合学習の準備において中心的役割を担った。平成１５年６月下旬の１４日間及び同年１２月上旬の８日間における職務等の状況は，おおむね第１審判決別紙「原告Ｘ１勤務表１・２」記載のとおりであり，上記期間中，職務に関連する事務等で勤務時間外に行ったものの時間数は合計で約７０時間５０分であった。
イ被上告人Ｘ２は，中学３年の学級（生徒数３９名）の担任であり，１週間の受持ち授業時限数は合計１９時限（国語１５時限，総合学習２時限，学級活動及び道徳各１時限）であった。
被上告人Ｘ２は，担任する学級の生徒の関係で児童自立支援施設への出張や家庭訪問を行うなどしたほか，養護施設指導部長及び生徒指導部長としての活動や，ワンダーフォーゲル部の顧問としての生徒の引率等の活動も行っていた。退校時刻はおおむね午後６時３０分頃であり，下校指導のため午後７時から午後８時頃までパトロールを行うこともあった。授業の空き時間には校内パトロールも行っていたため，教材研究，プリント作成，テスト採点などは放課後又は自宅で行わざるを得ない状況であった。平成１５年６月下旬の１４日間及び同年１２月上旬の１４日間における職務等の状況は，おおむね第１審判決別紙「原告Ｘ２勤務表１・２」記載のとおりであり，上記期間中，職務に関連する事務等で勤務時間外に行ったものの時間数は合計で約８６時間３０分であった。
ウ被上告人Ｘ３は，中学３年の音楽の教科担任であり，１週間の受持ち授業時限数は合計２２時限（音楽１８時限，総合学習２時限，学級活動及び道徳各１時限）であった。


被上告人Ｘ３は，勤務校が京都市教育委員会から研究発表校に指定されたことに伴い，その研究発表を冊子にまとめる作業を行った。音楽の授業や期末テスト用の独自の教材の作成や事前の準備，吹奏楽部の顧問としての生徒への指導等により，退校時刻は平均して午後８時頃であり，吹奏楽部の顧問としての生徒への指導は休日に及ぶこともあった。平成１５年６月下旬の１４日間及び同年１２月上旬の１４日間における職務等の状況は，おおむね第１審判決別紙「原告Ｘ３勤務表１・２」記載のとおりであり，上記期間中，職務に関連する事務等で勤務時間外に行ったものの時間数は合計で約１０１時間４０分であった。
(3)本件期間中，Ａ小学校，Ｂ中学校及びＣ中学校の各校長は，それぞれ，被上告人Ｘ１，同Ｘ２及び同Ｘ３に対し，授業の内容や進め方，学級の運営等を含めて個別の事柄について具体的な指示をしたことはなく，また，被上告人らを含めた各学校の教育職員に対し，書面又は口頭で時間外勤務を命じたことはなかった。４原審は，上記事実関係の下において，次のとおり判断し，国家賠償法１条１項に基づく被上告人らの上告人に対する請求をいずれも５５万円（慰謝料５０万円，弁護士費用５万円）及び遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものとした。
(1)教育職員の時間外勤務は，それが自主的，自発的，創造的に行われるものではなく，校長等から勤務時間外に強制的に特定の業務をすることを命じられたと評価できるような場合には，違法となるものと解される。しかし，被上告人らの時間外勤務は，上記のような場合に当たるとまではいえないから，被上告人ら各自の時間外勤務について，勤務校の各校長に違法な行為があったとまでいうことはできない。
(2)被上告人らが勤務する公立学校の設置管理者である上告人は，教育職員に対し，労働時間の管理の中で，その勤務内容，態様が生命や健康を害するような状態であることを認識，予見し得た場合には，事務の分配等を適正にするなどして勤務により健康を害することがないよう配慮すべき義務を負うものと解される。被上告人らには，春季，夏季及び冬季における休業期間との関係等を包括的に考察しても，上記の配慮を欠くと評価せざるを得ないような常態化した時間外勤務が存在したことを推認することができ，勤務校の各校長は，そうした状況を認識，予見し得たといえるので，事務の分配等を適正にするなどして被上告人らの勤務が過重にならないように管理する義務があったにもかかわらず，必要な措置を採ったとは認められないから，上記の義務違反があるというべきである。教育職員には時間外勤務手当等が支給されないこともあってその勤務時間管理が行われにくい状況にある上に，被上告人らが健康の保持に問題となる程度の少なくない時間外勤務をしていたことを踏まえると，それによって法的保護に値する程度の強度のストレスによる精神的苦痛を被ったことが推認され，各人の精神的苦痛を金銭的に評価すると慰謝料５０万円が相当である。
５原審の上記４(1)の判断は結論において是認することができるが，同(2)の判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。(1)前記事実関係によれば，本件期間中，被上告人らはいずれも勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していたが，勤務校における上司である各校長は，被上告人らに対して時間外勤務を命じたことはない上，被上告人らの授業の内容や進め方，学級の運営等を含めて個別の事柄について具体的な指示をしたこともなかったというのである。そうすると，勤務校の各校長が被上告人らに対して明示的に時間外勤務を命じてはいないことは明らかであるし，また，黙示的に時間外勤務を命じたと認めることもできず，他にこれを認めるに足りる事情もうかがわれない。したがって，勤務校の各校長は，本件期間中，教育職員に原則として時間外勤務をさせないものとしている給特法及び給与条例に違反して被上告人らに時間外勤務をさせたということはできないから，上記各校長の行為が，国家賠償法１条１項の適用上，給特法及び給与条例との関係で違法の評価を受けるものではない。(2)使用者は，その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し，業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり，使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は，使用者の上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきものである（最高裁平成１０年（オ）第２１７号，第２１８号同１２年３月２４日第二小法廷判決・民集５４巻３号１１５５頁参照）。この理は，地方公共団体とその設置する学校に勤務する地方公務員との間においても別異に解すべき理由はないから，以下，この見地に立って検討する。
前記事実関係によれば，被上告人らは，本件期間中，いずれも勤務時間外にその職務に関連する事務等に従事していたというのであるが，上記(1)のとおり，これは時間外勤務命令に基づくものではなく，被上告人らは強制によらずに各自が職務の性質や状況に応じて自主的に上記事務等に従事していたものというべきであるし，その中には自宅を含め勤務校以外の場所で行っていたものも少なくない。他方，原審は，被上告人らは上記事務等により強度のストレスによる精神的苦痛を被ったことが推認されるというけれども，本件期間中又はその後において，外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が被上告人らに生じていたとの事実は認定されておらず，記録上もうかがうことができない。したがって，仮に原審のいう強度のストレスが健康状態の悪化につながり得るものであったとしても，勤務校の各校長が被上告人らについてそのようなストレスによる健康状態の変化を認識し又は予見することは困難な状況にあったというほかない。これらの事情に鑑みると，本件期間中，被上告人らの勤務校の上司である各校長において，被上告人らの職務の負担を軽減させるための特段の措置を採らなかったとしても，被上告人らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき上記の義務に違反した過失があるということはできない。
(3)以上によれば，本件期間中，被上告人らの勤務校における上司である各校長の職務上の行為に，被上告人らとの関係において国家賠償法上の違法及び過失があるとは認められず，上告人は，被上告人らに対し，同法１条１項に基づく賠償責任を負わないというべきである。


平成２３年８月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年（ワ）第８３９０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年５月１７日
判決
ドイツ連邦共和国プラッハ    ＜以下略＞
原告       アイピーコムゲゼルシャフト    ミットベ
シュレンクテルハフツング    ウントコ
ンパニーコマンディートゲゼルシャフト
訴訟代   理人弁   護士       片山英   二同                            服部    誠訴訟代   理人弁   理士       小林純   子同                            加   藤   志麻子同                            萩原    誠
補佐人   弁理士        黒川    恵
同                            蟹田昌   之
東京都港区＜以下略＞
被告   イー・モバイル株式会社訴訟承継人
イー・   アクセ   ス株式   会社
訴訟代   理人弁   護士       窪   田   英一郎同                            柿内瑞   絵同                            乾   裕介同                            今井優   仁同                            野口洋   高同                            中   岡   起代子同                            熊谷    郁訴訟代   理人弁   理士       三木友   由同                            宗田悟   志
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載の伝送方法（伝送サービス）を使用してはならない。
２被告は，別紙物件目録記載の携帯電話を輸入，販売してはならない。３被告は，前項記載の携帯電話を廃棄せよ。
４被告は，原告に対し，１億５１００万円及びこれに対する平成２１年４月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，後記２ア記載の特許権を有する原告が，訴訟承継前被告イー・モバイル株式会社（以下「イー・モバイル」という。）及び被告による別紙物件目録１ないし４記載の携帯電話（以下「被告各製品」と総称し，同目録１記載の携帯電話を「被告製品１」，同目録２記載の携帯電話を「被告製品２」などという。）の輸入及び販売並びに被告各製品を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス（以下「被告方法」という。）の使用が上記特許権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告方法の使用，被告各製品の輸入及び販売の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
当事者
ア原告は，移動電話通信サービスに係る技術の活用を業とするドイツ国法人である。
イイー・モバイルは，電気通信事業法に基づく電気通信事業，電気通信に関する機器の開発，製造及び販売等を目的とする株式会社であった。イー・モバイルは，本件訴訟が提起された後の平成２３年３月３１日，被告に吸収合併され，被告がその債権債務を包括承継した。
原告の特許権
アドイツ国法人ローベルト    ボツシユゲゼルシヤフト    ミツトベシユレンクテルハフツング（以下「ボツシユ社」という。）は，平成１１年１０月１６日，発明の名称を「伝送フレーム及び伝送フレームを有する無線ユニット」とする発明について特許出願（優先権主張日平成１０年１２月８日・優先権主張国ドイツ，特願２０００－５８７５４７号。以下「本件出願」という。）をし，平成１９年８月２４日，特許第４００１７１８号として特許権の設定登録（請求項の数１２）を受けた（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）。原告は，平成２０年４月２８日，ボツシユ社から，本件特許権を譲り受け，同年５月１４日，その旨の本件特許権の移転登録が経由された。イ本件出願に係る願書に添付した明細書(以下，図面を含めて「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び１１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項１１に係る発明を「本件発明２」といい，これらを「本件各発明」と総称する。）。「【請求項１】少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する伝送方法であって，前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程と，前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する工程と，前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程とを含むことを特徴とするメッセージ信号の伝送方法。」
「【請求項１１】少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する通信装置（６０，６５，７０）であって，前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める手段と，前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する手段と，前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める手段とを含むことを特徴とする通信装置。」ウ本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。
本件発明１
Ａ少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する伝送方法であって，Ｂ前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフ
ォーマットのデータを含める工程と，
Ｃ前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する工程と，Ｄ前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程とを含む
ことを特徴とする
Ｅメッセージ信号の伝送方法。