(7)被告会社による消滅時効の援用が権利の濫用に当たるか(8)被告Ｂについて発明者名誉権侵害の不法行為が成立するか，成立するとし
た場合の原告の損害額
(9)被告Ｂについて発明者名誉権侵害が成立するとした場合の，謝罪広告掲載
の要否
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（原告は本件特許の発明者か否か）について
〔原告の主張〕
(1)本件特許発明の特徴的部分について
ア本件特許発明の技術的思想の特徴的部分は，以下に説明するとおり，穴が開いていない内張りシートを外壁内の内壁側に張って外壁内空間を形成し，同シートに第１，第２の吹き込み穴を順次開けて，セルロースファイバーを順次吹き込むところにある。
(ｱ)当初明細書の請求項１は，外壁内空間にセルロースファイバーを約５０～６０ｋｇ／㎥で充填させることを特徴とするもの，同請求項２は，同請求項１の特徴に加えて，外壁内空間の内壁側に内張りシートを張ることを特徴とするもの，同請求項３は，同請求項２の特徴に加えて，第１の穴，第２の穴から順次，セルロースファイバーを充填させることを特徴とするものであり，当初明細書によれば，第１の穴，第２の穴から順次，セルロースファイバーを充填させることは，望ましいとされるに留まっていた。
すなわち，被告会社は，出願当時，後記のとおり原告が平成２年頃に考案した，壁内にセルロースファイバーを一定の密度（約５０～６０ｋｇ／㎥）で充填することによりその沈降を回避するという工法につき，新規性，進歩性を有する発明であると考えて，同工法の発明について特許を取得しようとしていた（当初明細書の請求項１）。これに対し，被告会社は，外壁内空間の内壁側に内張りシートを張ること，第１の穴，第２の穴から順次，セルロースファイバーを充填させることは，必ずしも発明の特徴的部分そのものであるとは考えていなかった。(ｲ)これに対し特許庁審査官は，上記第２，１(4)記載のとおり，引用文献１ないし３により，進歩性の欠如を理由として当初明細書の請求項１ないし４につき，いずれも出願を拒絶した。これに対し被告会社が行った本件補正では，当初明細書の請求項３を基本とし，その進歩性に関し，本件特許発明の工程を以下のその１，その２の二つに分類して，進歩性がある旨を主張した。〔意見書，甲３３〕
・進歩性その１
（ａ）外壁内空間形成工程
（Ｂ）木質繊維量算出工程
（ｃ）木質繊維セット工程
・進歩性その２
（ｄ）第１の吹き込み穴形成工程と
（ｅ）第１吹込み工程と
（ｆ）第２の吹き込み穴を形成工程と
（ｇ）第２吹込み工程と
（ｈ）第３吹込み工程
(ｳ)しかし，拒絶理由通知書で指摘されたとおり，本件特許発明の出願当時，セルロースファイバーを接着剤なしでほとんど沈降させずに密度４５ｋｇ／㎥以上で充填する工法は，引用文献１に記載のとおり既に知られていたところ，その数値範囲を約５０～６０ｋｇ／㎥と限定することによって，沈降がほぼ完全になくなるとはいえ，そのことのみをもって進歩性があるとまでは認められず，かつ，５０，６０の各数値における臨界的意義等の際立った効果も認められないのであるから，上記（Ｂ），（ｃ）は，いずれも本件特許発明を特徴づけるものとはいえない。これに対し，上記（ａ）は，引用文献２と比して，外壁内の外壁側に外張りシート，内壁側に内張りシートをそれぞれ張って，外壁内空間を形成する点が異なる。もっとも，外壁内の外壁側に外張りシートを張るのは，ごく一般的な施工方法である。そうすると，被告会社主張にかかる進歩性その１のうちの工程のうち，進歩性があるのは，上記（ａ）に関する，「外壁内の内壁側に内張りシートを張って外壁内空間を形成すること」である。
(ｴ)また，拒絶理由通知書で指摘されたとおり，本件特許発明の出願当時，予め複数の穴を開けておいた石膏ボード内にセルロースファイバーを吹き込んで充填する工法は，引用文献３に記載のとおり既に知られていた。これに対し，上記（ｄ），（ｅ），（ｆ），（ｇ）及び（ｈ）は，穴が開いていない内張りシートに，まず，床上から５０㎝の位置に第１の吹き込み穴を開けてセルロースファイバーを吹き込み，次に，床上から１５０㎝の位置に第２の吹き込み穴を開けてセルロースファイバーを吹き込む点，すなわち，第１，第２の吹き込み穴を順次開けて，セルロースファイバーを順次吹き込む点が引用文献３と異なる。
他方，穴を床上から５０㎝，１５０㎝の各位置に２か所開ける以上，セルロースファイバーにつき，第１の吹き込み穴から約３分の１を，第２の吹き込み穴から下方に向けて約３分の１を，上方に向けて約３分の１をそれぞれ吹き込むのは，ごく自然な施工方法である。そうすると，被告会社主張にかかる進歩性その２のうち，進歩性があるのは，「穴が開いていない内張りシートにつき，第１，第２の吹き込み穴を順次開けて，セルロースファイバーを順次吹き込むこと」である。イ以上によれば，本件特許発明の技術的思想の特徴的部分とは，穴が開いていない内張りシートを外壁内の内壁側に張って外壁内空間を形成し，同シートに第１，第２の吹き込み穴を順次開けて，セルロースファイバーを順次吹き込むところにあるといえる。
(2)上記特徴的部分を発明したのは誰かについて
ア原告は，以下のとおり，遅くとも平成６年までには，独自のセルロースファイバー断熱乾式工法を確立し，その後も同工法の改良を重ね，遅くとも平成８年までには，より実用性を高めた形で本件特許発明を完成させた。原告が，本件特許発明の基礎となる独自のセルロースファイバー断熱乾式工法を確立した経緯は，以下のとおりである。
(ｱ)セルロースファイバー断熱の研究の開始
原告は，昭和６３年１２月，株式会社吉水商事（以下「吉水商事」という。）に入社し，セルロースファイバー事業に携わるようになった。原告は，セルロースファイバーの断熱性能を活かして住宅用の断熱材を開発することを企て，仕事の合間を縫って，ドイツ，アメリカ等の断熱に関する専門書を読み，施工した実際例も見学して，セルロースファイバーの断熱材としての事業化につき，個人的に研究を重ねた。
(ｲ)一定の密度での充填による乾式工法の確立


ａ当初，原告は，昭和６３年頃から約２年をかけて，セルロースファイバーに接着剤を使用して壁内に固定する方法（湿式工法）を研究した。特に，平成元年頃には，我が国におけるセルロースファイバー研究の第一人者である東洋大学のＣ教授に依頼して，湿式工法の実験をしてもらった。その結果，セルロースファイバーに接着剤を混入して充填すると，セルロースファイバーは，接着剤の水分を含んで重くなるため，壁内に付着するよりも早く，その自重で沈降してしまい，外壁の上部が空洞になってうまく充填できないことが判明した。それ以外にも，湿式工法では，養生に非常な手間を要する，接着剤による居住者の健康やセルロースファイバー本来の調湿性能に対する悪影響が懸念される等の問題があった。
Ｂこのため，原告は，平成元年頃，湿式工法を断念し，代わりに，接着剤を使用しない方法である乾式工法を研究することとした。そして，原告は，試行錯誤を繰り返した末，平成２年頃，壁内にセルロースファイバーを一定の密度（約５０～６０ｋｇ／㎥）で充填することにより，その沈降を回避するという工法を考案した。この密度の数値は，原告において何十回もの施工を繰り返した末，経験的に会得したものである。
(ｳ)防湿気密層なしでの施工の確立
ａ原告が乾式工法を確立した平成２年当時の，財団法人「建築環境・省エネルギー機構」（以下「省エネ機構」という。）の定める省エネルギー建築技術評定要領に基づく評定である，いわゆる「旧省エネ基準」，及び，その後の平成４年当時の要領に基づく，いわゆる「新省エネ基準」は，セルロースファイバーの沈降の問題から，壁の断熱工事につき，セルロースファイバーを使用した基準を定めていなかった。また，両基準は，繊維系の断熱材を使用した基準は定めていたものの，室内側に防湿気密層（ポリエチレンシート）を設けることを義務付けていた。
Ｂそこで，原告は，セルロースファイバーが本来有する調湿性能を活かせば，防湿気密層なしでも結露を防止できるものと考えて，平成３年夏，国立秋田工業高等専門学校（以下「秋田高専」という。）のＤ教授（以下「Ｄ教授」という。）に対し，セルロースファイバーの結露防止性能に関する実験を依頼した。
Ｄ教授は実験棟を２棟建築してグラスウールとセルロースファイバーとで調湿性能の対照実験等を行った。平成４年１２月から平成５年２月にかけては，２棟とも天井，壁，床にセルロースファイバーを充填し，一方には防湿気密層を設け，他方にはこれを設けない状態で，暖房・加湿を行った。
その結果，防湿気密層を設けても，セルロースファイバーの断熱性能は変化しないのに，建物全体の透湿性能が低下し，一部に結露が生じる恐れがあり，防湿気密層は内部結露防止対策とならないことが判明した。
(ｴ)原告による独自のセルロースファイバー断熱乾式工法の確立こうして，原告は，セルロースファイバー事業化に際しての大きな問題である，セルロースファイバーの沈降及び防湿気密層の設置の問題を解決し，かつ，これらの実験結果等を踏まえて，セルロースファイバー断熱の施工を重ねて乾式工法の改良を行い，遅くとも平成６年までには，独自のセルロースファイバー断熱乾式工法を確立した。この工法こそが，本件特許発明の基礎となるものである。イ原告が，同工法の改良を重ね，遅くとも平成８年までには，より実用性
を高めた形で本件特許発明を完成させた経緯
(ｱ)外壁内空間形成工程の確立
ａ一般の在来工法では，垂直方向に立つ柱，間柱（まばしら。柱と柱の間に取り付けられる壁下地用の垂直材）を挟んで，屋外側に外壁が，屋内側に内壁が，それぞれ張られる。
また，外壁と柱，間柱との間（外壁側）には，通常，透湿防水シート（本件   明細書   にいう   「エア   シート   」。以   下「外   張りシ   ート」   という。）が張り付けられる。同シートは，ポリエステル製の不織布（ふしょくふ。繊維を合成樹脂その他の接着剤で接合して布状にしたもの）であって，透湿性，防水・撥水性を有しており，外壁内の湿気を逃がして結露を防ぐとともに，室内に雨水が流入するのを防ぐ役割を果たしている。
Ｂ原告が平成２年頃に考案した乾式工法は，この外壁内（外壁，外張りシート，内壁，柱，間柱等で仕切られた空間）に，送風機（ブロア，ブロワ）でセルロースファイバーを吹き込んで充填するというものである。
そのため，原告は，十條木材株式会社（平成２年当時。現在の商号は日本製紙木材株式会社。以下「十條木材」という。）の施工機を真似て，平成２年頃，原告専用の施工機を設計し，福井市の鉄工所に発注してこれを製造させた（甲２３）。
なお，原告は，その後，平成７年にＢ工務店に引き抜かれる形で転職するまでの約５年間に，全国の工務店に対し，この施工機を約４０台販売している。Ｂ工務店も，内２台を購入し，現在も被告会社がこれを所有している。また，被告会社が加盟店に販売する施工機「デコスマシン」は，同施工機を真似て作ったものである（甲２４）。ｃ前記のとおり，外壁側には，外張りシートが張られるが，内壁と柱，間柱との間（内壁側）には，通常，シートが張られない。しかし，充填したセルロースファイバーは，外壁内で一定の密度（約５０～６０ｋｇ／㎥）を保って滞留しなければならず，屋外，室内に流出してはならない。そこで，内壁側にも，何らかのシートを張って，セルロースファイバーが外壁の外へ流出するのを防ぐ必要がある（以下，この内壁側に張るシートを「内張りシート」という。）。他方，同施工機は，約１５０ｋｇ／時という吹き込み能力しか有しておらず，必ずしも施工効率が高くなかったため，吹き込みに長時間を要した場合，外壁内のセルロースファイバーの密度が約５０～６０ｋｇ／㎥（理想的には約５５ｋｇ／㎥）に達する前に，先に吹き込んだセルロースファイバーの沈降が始まるおそれがあった。また，同施工機でセルロースファイバーを吹き込む過程で外壁内に送り込まれた空気が，同所で滞留すると，吹き込む時の抵抗が大きくなって，施工効率が下がる。
そこで，同施工機の吹き込み能力の不足を補い，短時間で吹き込みを完了するためには，セルロースファイバーが外壁内の外へ流出せず，かつ，先に吹き込んだ空気が外壁内から速やかに抜ける性能を有する内張りシートを用いる必要があった。


ｄそこで，原告は，まず，平成２年頃，内張りシートとして，寒冷紗（かんれいしゃ。木綿やナイロンなどをごく粗めに織った薄地の綿布）を試してみた。寒冷紗は，目が粗く，空気が抜けやすいからである。しかし，実際に施工してみると，寒冷紗では，約２００ｋｇ／時という高い施工効率を達成できた反面，目が粗すぎて，セルロースファイバーの粉塵がこの目を通り抜けて大量に室内に流入し，煙のように舞い上がるという現象を生じ，施主からのクレームが頻発した。ｅ次に，原告は，平成３年頃，内張りシートとして，福井市に本店を有し，東証一部上場の繊維メーカーであるセーレン株式会社（以下「セーレン」という。）製の透湿防水シート（商品名「ラミテクトHi」，甲２５）を内壁側に張ってみた。透湿防水シートは，外壁側に張られる外張りシートと同じものであって，透湿性を有しており，透湿性能を低下させる防湿気密層（ポリエチレンシート）とは別物である。
しかし，透湿防水シートは，目が小さすぎたため，空気がうまく抜けず，シート自体が風船のように膨らんで外壁内に空気が溜まってしまい，セルロースファイバーがうまく充填できなかったので，原告は，セーレンに対し，一般の透湿防水シートをベースとして，適度に空気が抜け，かつ，粉塵が外壁の外へ流出しないように，改良を加えた試作品を作ってもらい，それを使って実際に施工し，その性能を確かめた上で，更に改良点を指摘して改良してもらうという作業を繰り返した。
ｆ原告が目指した内張りシートは，具体的には，次の三つの性能を備えたものであった。
①充填作業の確認のため，シートが薄く，目視で外壁内のセルロー
スファイバーの充填状況が確認できること
②シートに吹き込み穴を空けるべく切り込みを付けたときに切り込みが一方方向（外壁内方向）のみに裂け，吹き込みの際にセルロースファイバーが吹き込み穴から外へ逆流して噴出する恐れがないこと③吹き込んだときに，シートから空気だけが抜け，セルロースファイバーの粉塵が抜けないこと。
ｇセーレンが平成２３年１２月頃に作成した「セルローズ内張りシート評価表」（甲２６）は，このような試行錯誤を経て作られた試作品を比較対照して評価したものである。これによれば，試作品Ａ，Ｂ，Ｃは，それぞれ厚さ，引張強力，引裂強力，通気量が異なること，上記三つの観点から評価したとき，試作品Ｃが最も上記各性能を備えていること等が分かる。原告は，セーレンに少なくとも２０数回は試作品を製作してもらい，テストを繰り返し，平成５年ないし６年頃，この試作品Ｃをもとにようやく納得のいく内張りシートとしてセルローズ専用内張りシート（甲２７）を完成させた。以後，原告は，セーレンに同シートを製造してもらい，これを内張りシートとして，セルロースファイバー断熱に使用し，粉塵の流出を生じさせることなく充填できるようになった。
ｈこうして，原告は，Ｂ工務店に引き抜かれる前の平成５，６年頃までに，本件特許発明における外壁内空間形成工程（外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートであって高さが床上から２ｍの内張りシートを配置することにより，前記柱又は間柱，前記エアシート，及び前記内張りシートにより仕切られた空間を形成する）を確立した。
(ｲ)第１の吹き込み穴形成工程及び第１吹込み工程，並びに，第２の吹き込み穴形成工程，第２吹込み工程及び第３吹込み工程の確立ａ原告は，平成２年頃に乾式工法を考案して以来，内張りシートに吹き込み穴を開け，同穴に前記施工機の吹き込み用ホースを挿入して，外壁内にセルロースファイバーを吹き込んで充填してきた。しかし，内張りシートの仕様が確立しなかったため，どの場所に，いくつ穴を開けるか，どの順序で吹き込み作業を行うか等の施工の詳細は確立せず，原告は，施工の度に様々な方法を試すほかなかった。たとえば，秋田高専のＤ教授が平成４年１２月から平成５年２月にかけて行った実験の際には，原告は，実験棟の内張りシートに，縦に４個の穴を開けて吹き込み作業を行っている（甲８，９０頁掲載の写真）。
Ｂ上記のとおり，平成５年ないし６年頃，原告は，ようやく納得のいくセルローズ内張りシートを完成させたが，原告は，同シートを使用することを前提に，吹き込み穴の位置，数等を含む吹き込み作業の詳細につき，施工の都度，条件を変えて，改めて試行錯誤を繰り返した。吹き込み穴の数は，最初は，１個から始め，次第に数を増やしていき，多いときには７，８個にも達した。この点，穴の数が多いと，充填精度はより高くなるが，反面，作業効率は悪くなる。また，吹き込み穴の位置も，高さや穴同士の位置関係を変えるなどして，様々なパターンを試してみた。たとえば，２ｍの内張りシートにつき，床上から７０ｃｍの位置や，２ｍを三等分した位置も試してみた。こうして，原告は，吹き込み作業を繰り返し，適切な吹き込み穴の位置，数等を探究した。
ｃこの間の平成７年，原告は，被告Ｂに引き抜かれる形で，Ｂ工務店に入社した。同時点では，吹き込み穴の位置は，未だ定まっておらず，数は，概ね２か所に定まりつつあったものの，全体として，工程はなお試行錯誤中であった。
ｄ吹き込み穴の数を多くすると，見栄えが悪いのみならず，そこからセルロースファイバーの粉塵が外壁の外へ逆流する恐れがある。また，その位置は，作業員の作業効率を考えると，高すぎず，低すぎず，作業がしやすい一定の高さが望ましい。
加えて，外壁内のセルロースファイバーの密度ができる限り約５５ｋｇ／㎥に近付くように施工精度を確保しなければならない。これらの観点から試行錯誤を繰り返した結果，原告は，平成８年頃，最終的に吹き込み穴の位置は床上から５０ｃｍ，１５０ｃｍの２か所とし，先に下の穴を開け，そこからセルロースファイバーを吹き込み，次に上の穴を開け，そこからセルロースファイバーを吹き込むという工程を確立した。
ｅこうして，原告は，平成８年頃から，被告会社において，上記工程によるセルロースファイバー断熱を行うようになった。当初は，内張りシートが無地であったため，墨壺を用いて床上から５０ｃｍ，１５０ｃｍの２か所に墨で線を入れていた。
しかし，施工の都度，墨で線を入れるのは，手間が掛かるのみならず，作業員の墨入れの技術の巧拙によって施工の精度が安定しなかった。


ｆこのため，原告は，平成９年頃から，セーレンに依頼して，上記セルローズ専用内張りシートに５０ｍｍ間隔の格子の柄を印刷してもらうようにした。これが格子柄付きのセルローズ専用内張りシート（甲２８）である。このシートを使うことによって，墨入れの手間が省けるようになるとともに，施工精度も安定するようになった。ｇこうして，原告は，遅くとも平成８年頃までに，本件特許発明における第１の吹き込み穴形成工程（前記内張りシートの中央より下方の位置であって床上から５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第１の吹き込み穴を形成する）及び第１吹込み工程（前記第１の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む），並びに，第２の吹き込み穴形成工程（前記内張りシートの中央より上方の位置であって床上から１５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第２の吹き込み穴を形成する），第２吹込み工程（前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む）及び第３吹込み工程（前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の上方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む）を確立した。
(ｳ)木質繊維量算出工程及び木質繊維セット工程の確立ａ上記のとおり，原告は，Ｂ工務店に引き抜かれる前の平成５，６年頃までに，本件特許発明における外壁内空間形成工程を確立した。その外壁空間内に，セルロースファイバーを一定の密度（約５０～６０ｋｇ／㎥）で充填するには，その前提として，当然，外壁内空間の容積に合わせた木質繊維量を算出し，これを前記施工機にセットする工程が必要である。
したがって，原告は，外壁内空間形成工程を確立するのと同時に，その容積に合わせた木質繊維量を算出し，木質繊維をセットする工程を確立している。
Ｂなお，原告は，その後，被告会社が代理店を増やしていく過程で，新たに加盟した代理店向けの施工研修において，その作業員に対し，セルロースファイバー断熱の工事施工工程をレクチャーする必要を生じた。
そこで，原告は，平成１０年頃，建築予定の建物の立面図に基づき，外壁部分の面積を算出し，これから開口部（ドア，窓等）の面積を引いて施工容積を計算し，これに１㎥当たり５５ｋｇを乗じ，柱，間柱等の数に応じて０．９などの係数を乗じて調整するなどの手順を経て，セルロースファイバーの量を算出する方法につき，書面化したマニュアルを作成している。同マニュアルは，現在も被告会社において，施工研修等のレクチャー用に使用されている。
ｃこうして，原告は，遅くとも平成５，６年頃までに，本件特許発明における木質繊維量算出工程（前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記内張りシートの面積と前記柱又は間柱の厚さとから規定される前記空間の容積に基づいて，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填するために必要な前記木質繊維の量を算出する），及び，木質繊維セット工程（前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記木質繊維量算出工程の後に，前記木質繊維量算出工程で算出された量の，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を，前記空間内に吹き込むための専用の施工機にセットする）を確立した。(ｴ)原告による本件特許発明の完成及びその時期本件特許発明は，建物の断熱・防音工法に関する発明であって，(1)外壁内空間形成工程，(2)木質繊維量算出工程及び木質繊維セット工程，(3)第１の吹き込み穴形成工程及び第１吹込み工程，(4)第２の吹き込み穴形成工程，第２吹込み工程及び第３吹込み工程とから成る。原告は，遅くとも平成６年までに確立した独自のセルロースファイバー断熱乾式工法を基礎として，同工法の改良を重ね，試行錯誤を繰り返す中で，上記のとおり，(1)ないし(4)の各工程を順次確立させ，遅くとも平成８年までには，より実用性を高めた形で本件特許発明を完成させたものである。
ウ本件特許発明の発明者は原告であること
(ｱ)原告は，Ｂ工務店に転職する前の平成５，６年頃までに，本件特許発明における外壁内空間形成工程を確立した。また，原告は，遅くとも平成８年頃までに，第１の吹き込み穴形成工程及び第１吹込み工程，並びに，第２の吹き込み穴形成工程，第２吹込み工程及び第３吹込み工程を確立した。
これらの各工程を確立する過程で，原告は，穴が開いていない内張りシートを外壁内の内壁側に張って外壁内空間を形成し，同シートに第１，第２の吹き込み穴を順次開けて，セルロースファイバーを順次吹き込むという本件特許発明の技術的思想の特徴的部分を着想し，それを具体化することに創作的に関与している。
したがって，原告は，本件特許発明の発明者である。
(ｲ)この点に関して被告らは，本件特許発明の発明者は，特許公報及び特許証に記載されているとおり被告Ｂであると主張する。しかし，被告Ｂは，上記認定の経過からすれば，本件特許発明の技術的思想の特徴的部分を着想し，それを具体化することに何ら創作的に関与していないことは明らかであって，被告Ｂは本件特許発明の発明者たり得ない。
したがって，被告らの上記主張は失当である。
〔被告らの主張〕
(1)本件特許発明の特徴的部分について
ア本件特許発明の特徴的部分は，以下のとおり，他に吹き込み穴を開けないで，内張りシートの高さ２ｍの約３分の１よりも下方の床上から５０ｃｍの位置に吹き込み穴を一つだけ開け，１回目の吹き込みが完了し，充填した木質繊維自体によって吹き込み穴が塞がれた後に上方に吹き込み穴を開けることと，３回の吹き込みに分け１回につき木質繊維の全量の約３分の１の量ずつ吹き込むことにある。
(ｱ)本件特許発明の本質


本件明細書の従来技術の記載によれば，時間の経過と共にセルロースファイバーが自重により沈降してしまうため，セルロースファイバーに接着剤を混入して壁や床に接着していくことにより隙間のない連続的な断熱・防音層を形成していたと指摘している。これに対し，発明が解決しようとする課題は，接着剤の乾燥（養生）のために建物全体の施工効率が低下することや，接着剤から発する化学物質が居住者の健康を害する（アレルギー疾患等）おそれがあることとするが，課題を解決するための手段は，要するに特許請求の範囲そのもの，すなわち，前記１(1)ア(ｲ)（ａ）ないし（ｈ）の全工程としている。しかし，本件明細書の想定する従来技術は，接着剤を用いる，いわゆるセルロースファイバー湿式工法を指しており，これを従来技術として比較した場合に，本件特許発明の要点は，セルロースファイバーに接着剤を混入しないこと，すなわち，セルロースファイバー乾式工法をいうことになる。
ところが，セルロースファイバー乾式工法自体は，本件特許発明の出願時点では，公然知られた技術であり，接着剤を混入しないセルロースファイバーの沈降の問題は，充填密度を一定の水準以上にすることにより解決されていた。これは，拒絶理由通知（甲２９）において，バインダー（接着剤）なしに壁体内にセルロースファイバーを密度４５ｋｇ／㎥以上で充填する工法が引用文献１に記載されており，「充填密度…以上との数値範囲を，…と限定することに，進歩性は認められない。また，５０，６０の各数値における臨界的意義等の際だった効果も認められない」と指摘されているとおりである。すなわち「外壁内空間に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度」とすることは本件特許発明の本質ではなく，空間内に均等に一定の吹き込み密度を達成するための効率的な作業工程を標準化した点にこそ本件特許発明の本質がある。そのため，「特許請求の範囲」にも「課題を解決するための手段」にも，前記（ａ）ないし（ｈ）の全工程が記載されていると理解することができる。
(ｲ)各工程の意義について
本件特許発明において，各工程が有する意義は，以下のとおりである。
（ａ）外壁内空間形成工程
この工程の要点は，「内壁側に通気性素材により形成された内張りシート」を張る点にあるところ，平成５年頃，当時原告が勤務していた福井市所在の吉水商事は，原告が試作を依頼し，完成したと主張するセーレン製の「内張りシート（無地）」や，専用の施工機（甲２３）を全国の工務店等に販売している。その内張りシートを購入した工務店等は，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートを張って，セルロースファイバー吹き込み工法を実施している。Ｂ工務店も吉水商事から指導員を派遣してもらい，施工指導を受け，この工程に係るノウハウを開示されている。そのため，この工程は，本件特許発明の出願時点では，公然と知られた技術である。
（Ｂ）木質繊維量算出工程
この工程は，外壁内空間に一定の吹き込み密度を達成する場合にその容積から必要な木質繊維の量を算出することは，単純な計算をするだけであるから，進歩性はみられない。
（ｃ）木質繊維セット工程
上記（Ｂ）で算出された量の木質繊維を専用の施工機にセットするのみの工程であり，進歩性はみられない。
（ｄ）第１の吹き込み穴形成工程
この工程の意義は，他に吹き込み穴を開けないで，吹き込む穴を一つだけ開けること，内張りシートの高さ２ｍの約３分の１よりも下方の床上から５０ｃｍの位置に吹き込み穴を開けることにある。このうち前者の，吹き込む穴を一つだけ開けることの意義は，意見書（甲３３）において，「複数の穴の中の『一つの穴』からセルロースファイバーを吹き込むとき，セルロースファイバーを吹き込むための風圧により，吹き込んだセルロースファイバーの一部が，前記石膏ボードに予め開けられた『他の穴』を介して作業者の側（部屋の内部）に『逆流』して噴出してしまい，それが作業者による作業の支障になってしまったり，部屋の内部を汚したり，セルロースファイバーの充填状態の品質を損なってしまうなどの不都合が生じてしまう」と指摘しているところである。
また，後者の，穴の位置の意義については，同じく意見書（甲３３）において，「この第１の吹き込み工程においては，前記第１の吹き込み口（床上から５０ｃｍの位置）から全体の約３分の１の量の木質繊維が吹き込まれるので，この第１の吹き込み工程で，前記空間内の内張りシートの高さである『床上から２ｍ』の約３分の１である約『床上から６６ｃｍ以上の位置』までは木質繊維が充填されることになるので，前記第１の吹き込み口（床上から５０ｃｍの位置）は『前記木質繊維により埋められて塞がれた状態』となる。よって，その後の前記の第２吹き込み工程において，上方の『第２の吹き込み穴』（床上から１５０ｃｍの位置）から木質繊維を吹き込むときは，前記第１の吹き込み口（床上から５０ｃｍの位置）は前述のように『前記木質繊維により埋められて塞がれた状態』となっているので，前記『第２の吹き込み穴』から吹き込んだ木質繊維が作業者の側に『逆流』してしまう恐れはない」と指摘しているところである。
このように，この工程における上記二つの意義こそ，セルロースファイバーの「逆流」のおそれという本件特許発明の課題の解決手段を基礎付ける従来技術には見られない部分である。
（ｅ）第１の吹き込み工程
この工程の意義は，３回の吹き込みのうち１回で木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込むことにある。１回に吹き込む分量がまちまちであったりすると，外壁内空間の吹き込み密度が均等にならないおそれがある。１回に吹き込む分量を一定にすることにより，外壁内空間の吹き込み密度，すなわち，セルロースファイバーの中に含まれる多数の微小な空気層が均等になることで，十分な断熱・防音作用を発揮させることになる（本件明細書，段落【００１５】，【００１６】の記載）。
（ｆ）第２の吹き込み穴形成工程
この第２の吹き込み穴を床上から１５０ｃｍの位置にすることは，吹き込む分量（２回目で床上から約１３３ｃｍの位置まで吹き込むこと）や作業員の作業のし易さなどが勘案されているのであろうが，この点に格別進歩性はみられない。
（ｇ）第２の吹き込み工程
３回の吹き込みのうち１回で木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込むことに意義があることは，上記と同じである。
（ｈ）第３の吹き込み工程
３回の吹き込みのうち１回で木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込むことに意義があることは，上記と同じである。
(ｳ)本件特許発明の特徴的部分


以上によれば，本件特許発明の進歩性は，（ｄ）第１の吹き込み穴形成工程において，他に吹き込み穴を開けないで，吹き込む穴を一つだけ開けること，内張りシートの高さ２ｍの約３分の１よりも下方の床上から５０ｃｍの位置に吹き込み穴を開けることと，（ｅ）（ｇ）（ｈ）の第１ないし第３の各吹き込み工程において，３回の吹き込みに分け１回につき木質繊維の全量の約３分の１の量ずつ吹き込むことにある。そうすると，本件明細書にいう従来技術とは，吹き込み穴の数・高さ，吹き込み方向や一度に吹き込む分量など具体的な作業標準の確立していない一般的なセルロースファイバー乾式工法を指し，本件特許発明の課題とは，他の穴からセルロースファイバーが逆流することによって，木質繊維の均質な充填密度が損なわれたり，作業に支障が生じたり，部屋が汚損したりするという課題や，１回の吹き込み分量がまちまちであるために木質繊維の均質な充填密度が損なわれるという課題を指している。イしたがって，本件特許発明の特徴的部分は，他に吹き込み穴を開けないで，内張りシートの高さ２ｍの約３分の１よりも下方の床上から５０ｃｍの位置に吹き込み穴を一つだけ開け，１回目の吹き込みが完了し，充填した木質繊維自体によって吹き込み穴が塞がれた後に上方に吹き込み穴を開けることと，３回の吹き込みに分け１回につき木質繊維の全量の約３分の１の量ずつ吹き込むことにあるというべきである。
(2)上記特徴的部分を発明したのは誰かについて
ア本件特許発明の発明に至る過程と経緯
(ｱ)被告Ｂは，平成５年,   オーエムソーラー協会の会員の会合に出席し，セルロースファイバー断熱材の特長等の説明を受け，その吹き込み工法の実演を見学し，Ｂ工務店が建築する住宅等にもその工法を採用しようと考えた。
被告Ｂは，自宅の建築にあたってセルロースファイバー吹き込み工法を採用することとした。Ｂ工務店は，被告Ｂの自宅をセルロースファイバー吹き込み工法採用の第１棟目とする方針とし，吉水商事から専用の施工機を購入し，セルロースファイバーを仕入れた。また，被告Ｂは，平成５年１０月，Ｂ工務店建築部ハウスボディ課に断熱施工班を設け，吉水商事から施工指導を受け，セルロースファイバー吹き込み工法を習得することとした。
被告Ｂは，将来的にはセルロースファイバー断熱材が普及すると考えたが，沈降化の問題を解決しながら断熱性能を確保するためには，吹き込み工法の施工精度を高め，セルロースファイバーの充填密度を均等に一定にすることが最も重要であると考えた。
そこで，被告Ｂは，左官業の職人が壁塗り等に熟練した緻密な技術を有していることに着目し，断熱施工班に元左官業のＥ（以下「Ｅ」という。）を起用した。
(ｲ)断熱施工班のＥらは，吉水商事従業員のＦから，専用の施工機の使用方法につき説明を受けたほか，セルロースファイバー吹き込み工法について施工指導を受けた。
ＥらがＦから施工指導を受けた吹き込み工法は，①外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートを配置すること，②内張りシートに数か所の吹き込み穴を形成し，専用の施工機をセットして吹き込み穴からセルロースファイバーを吹き込んで充填することである。当時は，吹き込み穴の数・高さ，吹き込み方向や一度に吹き込む分量などについては，確立しておらず，吹き込み穴を塞ぐ目張りをしていなかった。
(ｳ)その後，Ｂ工務店は，建築する住宅等にセルロースファイバー吹き込み工法を採用し，断熱施工班がセルロースファイバー吹き込み工法の施工を重ねていった。
被告Ｂは，平成６年頃，セルロースファイバー吹き込み工法を施工する現場を見たとき，Ｅが墨壺を用いて内張りシートの一定の高さに墨で線を入れ，吹き込み穴を塞ぐため目張りを施していることに気付いた。Ｅは，吹き込み完了後の仕上がりを綺麗にみせるため，一定の高さの一直線上に吹き込み穴を開け，Ｅが「はちまき」と呼ぶ，吹き込み完了後の目張りとして内張りシートと同じ素材の生地を貼り付けていた。
被告Ｂは，この墨入れと目張りをみて，セルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高めるためには，吹き込み穴を開ける位置や１回で吹き込む分量を床からの高さによって規律し，吹き込み穴を塞ぐなどの作業手順を標準化することが重要であることを着想し，さらに断熱施工班のＥらにセルロースファイバー吹き込み工法の施工経験を積ませることとした。
そこで，被告Ｂは，Ｂ工務店建築部ハウスボディ課のトップにＥを起用し，断熱施工班の位置づけを高め，セルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高めるプロジェクトを推進した。
(ｴ)Ｂ工務店断熱施工班が平成７年頃行っていたセルロースファイバー吹き込み工法の作業手順は，以下のとおりである。
まず，吹き込み穴を，壁面に対して縦に２箇所，横は幅に応じて１ないし複数の箇所に開けることとし，縦に開ける穴２箇所の高さを確定して墨壺を用いて横一直線に墨入れを行う。次に，床に近い墨線上にカッターで数ｃｍの穴を開け，その穴から専用の施工機のホースを差し込み，下方向に向けて適度にセルロースファイバーを充填し，ホースを抜いた後にガムテープ等で穴を塞ぐ。さらに，天井に近い墨線上にカッターで数ｃｍの穴を開け，その穴から同様に吹き込みをし，全体にセルロースファイバーの充填が完了したら，ホースを抜く。最後に，吹き込み穴の目張りとして，内張りシートと同じ素材の帯状の生地（上記のとおり，Ｅが「はちまき」と呼んでいるもの）を２本の墨線上に貼り付ける。
(ｵ)被告Ｂは，平成７年１０月，原告をＢ工務店に採用し，ハウスボディ事業部（ハウスボディ課を事業部に昇格させたもの）の事業部長に起用した。被告Ｂは，この頃，原告が吉水商事を退社したことを知り，セルロースファイバー吹き込み工法の事業を促進しようと考え，原告にＢ工務店に入社するよう勧めたものである。
なお，原告は，ハウスボディ事業部の事業部長として，ほとんどセルロースファイバー吹き込み工法の営業の仕事をしており，現場の施工に関与することはなかった。例えば，あるとき原告は，Ｂ工務店がセルロースファイバー吹き込み工法を施工する現場を訪れ，内張りシートに墨入れを施し，目張りをしていることを見て驚愕した。原告が主張している格子付き内張りシートの製作を依頼した事実は，このときの現場の体験がきっかけになっていると思われるが，原告がセルロースファイバー吹き込み工法の施工現場に訪れたのは，この１回か２回くらいしかなかった。


(ｶ)被告Ｂは，平成８年９月，Ｂ工務店ハウスボディ事業部のうち事業部長である原告と断熱施工班のみを被告会社に移管するとともに，かねてから懸案であったセルロースファイバー吹き込み工法につき，いわゆる「新省エネ基準」の認定等各種認定を取得することを目指す方針を掲げた。
こうして，被告会社は，Ｂ工務店からセルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高めるプロジェクトを引き継ぎ，この工法を確立し，各種認定を取得することを目指した。
(ｷ)被告会社は，平成９年３月１４日，財団法人建材試験センターに沈降化実験を依頼し，同年５月１５日付けで，セルロースファイバーの平均密度６０ｋｇ／ｍ３で沈降が認められない旨の試験結果を得た。この試験結果を経て，最終的にセルロースファイバーを平均密度５０～６０ｋｇ／ｍ３で充填するために吹き込み穴の数・高さ，吹き込み方向や一度に吹き込む分量などを標準化して確定し，セルロースファイバー吹き込み工法が確立するに至った。
被告会社は，平成９年１１月１日，省エネ機構の材料・施工評価委員会に対し，セルロースファイバーを平均密度５０～６０ｋｇ／ｍ３で充填するデコスドライ工法が「新省エネ基準」に適合する旨の報告を行った。
イ被告Ｂの創作的な寄与
被告Ｂは，平成５年１０月にＢ工務店建築部に断熱施工班を立ち上げてから本件特許の出願に至るまで一貫して，セルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高め，その充填密度を均等に一定にすることを目指しており，元左官業のＥを起用し，外部から原告も採用するなどしてセルロースファイバー吹き込み工法の事業を促進してきた。そして，前記のとおり，Ｅが行っていた墨入れと目張りをみて，セルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高めるためには，吹き込み穴を開ける位置や１回で吹き込む分量を床からの高さによって規律し，吹き込み穴を塞ぐなどの作業手順を標準化することが重要であることを着想している。この着想がなければ，上記本件特許発明の特徴的部分が具体化することはなかった。
したがって，被告Ｂが本件特許に係る発明の特徴的部分につき課題を解決するための着想及びその具体化に創作的に寄与したことは明らかである。
ウ本件特許の発明者
(ｱ)上記のとおり，Ｂ工務店の断熱施工班は，もともと吉水商事からセルロースファイバー吹き込み工法の施工指導を受けており，その施工指導で開示された工法が概ね原告が主張する本件特許発明の基礎となる独自の工法に相当する。
この公知の技術に対し，セルロースファイバーを壁面全体に均等に一定の密度で充填するための具体的な手法・手順（吹き込み穴の数・高さ，吹き込み方向や一度に吹き込む分量）を標準化して組み合わせたものが本件特許発明にほかならない。
そして，この具体的な手法・手順の標準化の過程に被告Ｂが創作的に寄与したことは，上記のとおりであるから，被告Ｂが本件特許に係る発明者であることは明らかである。
(ｲ)これに対し，原告は，本件特許に係る共同発明者とはいえない。原告が自ら確立したと主張する本件特許発明の基礎となる独自の工法なるものは，本件特許の出願の時点で公然と知られた技術になっている。セルロースファイバー吹き込み工法の具体的な手法・手順を確立する過程には，確かに原告も内張りシートに５０ｍｍ間隔の格子柄を印刷することを着想しているが，この点は，吹き込み穴の高さと一度に吹き込む分量を作業員にわかり易くしたというにすぎず，特許請求の範囲にも何ら記載されていない。そのほか，吹き込み穴の高さや一度に吹き込む分量の具体的な特定の過程は，現場の作業員の試行錯誤によるところが大きく，必ずしも原告が創作的な寄与をしたとはいえない。
２争点(2)（原告が本件特許発明の発明者であるとした場合，本件特許発明が職務発明に該当し，これにつき被告会社は，原告から特許を受ける権利を承継したか）について
〔原告の主張〕
(1)原告は，被告Ｂの勧誘を受けて，平成７年１０月，ハウスボディ部長としてＢ工務店に入社し，セルロースファイバー断熱事業に携わった。更に，原告は，平成８年９月，営業部長として関連会社の被告会社に移籍し，平成２１年５月に退社するまで，被告会社で同様にセルロースファイバー断熱事業に従事してきた。この間，原告は，遅くとも平成８年までには本件特許発明を完成させている。
したがって，原告は，本件特許発明の発明時，被告会社の従業者であった。(2)次に，本件特許発明は，建物の外壁内にセルロースファイバー（他の木質繊維を含む）を充填することにより，外壁の断熱・防音性能を向上させるという建物の断熱・防音工法（内断熱工法）に関する発明である。他方，被告会社は，建築工事全般に関する設計，施工等を目的とする株式会社であり（全部事項証明書，甲３），現に，上記のとおり，セルロースファイバー断熱事業を営んできている。
したがって，本件特許発明は，被告会社の業務範囲に属している。(3)また，原告は，被告会社においてセルロースファイバー断熱事業に携わってきた。
したがって，原告が本件特許発明を発明するに至った行為は，原告の当時の職務に属する。
(4)以上によれば，本件特許発明は，被告会社の従業者たる原告が，その性質上，被告会社の業務範囲に属し，かつ，その発明をするに至った行為が，被告会社における原告の当時の職務に属する発明であるから，職務発明に当たる。
(5)原告は，平成１１年１月頃，Ｇ弁理士（以下「Ｇ弁理士」という。）と協議して特許出願手続を進めていった。その過程で，被告Ｂが，申請名義につき，原告の意見も聞かないまま，「俺でいいだろ」と強引に決めつけ，原告が，これに逆らえなかったという出来事があった。
こうして，被告会社は，同月２５日，本件特許発明の工法につき，出願人を被告会社，発明者を被告Ｂとする特許出願を行った。かかる経緯に照らせば，法的には，原告は，遅くとも特許出願がされた平成１１年１月２５日までに，本件特許発明につき特許を受ける権利を被告会社に承継させたというべきである。
上記のとおり，被告Ｂに強いられてではあるが，原告は，本件特許発明について被告会社に特許を受ける権利を承継させたのであるから，原告は，被告会社に対し，相当対価請求権を有する。
〔被告会社の主張〕
(1)〔原告の主張〕(1)のうち，原告が平成７年１０月にＢ工務店に入社し，平成８年９月に被告会社に移籍し所属していたこと，平成２１年５月に退社したことは認め，その余は否認ないし不知。


(2)〔原告の主張〕(2)は認め，同(3)ないし(5)はいずれも否認ないし争う。(3)平成１１年１月９日，被告Ｂと原告は，Ｇ弁理士の事務所を訪問し，Ｇ弁理士に対し，本件特許の出願を依頼し，打合せを行った。Ｇ弁理士は同日に原告と初めて会ったものであり，その際，原告から名刺を受け取った（乙２，１２）。打合せの際，Ｇ弁理士は，被告Ｂと原告に，特許出願について一般的な説明をしたうえで，特許出願人を誰にするか質問したところ，被告Ｂも原告も，特許出願人を被告会社にする旨の回答をした（乙１２）。それゆえ，Ｇ弁理士は，特・実出願内容指示書（乙３）の「出願人」の欄に「（株）デコス」と記載し，被告会社名義の委任状（乙４）を求めた。打合せの際，願書に記載する発明者を誰にするかについても話題となったが，結論は留保された。
しかし，その後の同年１月２２日頃，原告は，Ｇ弁理士に電話し，願書に記載する発明者を被告Ｂのみにするよう伝えている（乙３，１２）。なお，原告は，上記打合せの際，被告Ｂが，原告の意見も聞かないまま，発明者を「俺でいいだろ」と強引に決めつけたと主張するが，そのような事実は存在しないし，Ｇ弁理士も同旨を述べている（乙１２）。また，上記打合せ（同年１月９日）から本件特許出願（同年１月２５日）までの間，Ｇ弁理士と原告が打合せを複数回行って協議した事実も存在しない（乙１２）。
Ｇ弁理士が特許出願の依頼を受けた場合の通常の流れは，最初に出願する発明の内容の打合わせをし，その後は１，２回くらい電話などで質問したり追加の情報を聞いたりするだけで明細書案を完成させるというものであり，特許の内容が極めて難しい場合にのみごく例外的に２，３回打合わせをするのみである。本件出願内容は，断熱工事の工法であり，特に難しいものではないので，打合せは上記１回の程度であることは明白である（乙１２）。
３争点(3)（被告会社は本件特許発明を実施しているか）について
〔被告会社の主張〕
本件特許発明の特許請求の範囲の記載によれば，本件特許発明が実施される現場は，施工対象が床から天井までの高さが２ｍという壁に限定されており，二つの吹き込み穴の位置を床から５０ｃｍと１５０ｃｍに設定したときに本件特許発明が実施されていることになる。
しかし，通常，住宅の床から天井までの高さは，低くても２３０ｃｍ，高くて２７５ｃｍであって，通常，高さ２ｍの壁が存在する建築現場はない。また，吹き込み穴の高さは，壁全体の高さを概ね４等分し，その４分の１及び４分の３の高さの位置に相当する場所で構わないのであり，被告会社がデコスドライ工法施工代理店に吹き込み穴の高さをセンチメートル単位で厳密に遵守するように指導していない。たまたま壁の高さが２ｍの建築現場があったとしても，実際には吹き込み穴の位置を厳密に床から５０ｃｍと１５０ｃｍに設定することはない。
以上によれば，被告会社は本件特許発明を実施しているとはいえない。
〔原告の主張〕
被告会社は，デコスドライ工法は本件特許発明の実施とはいえない旨主張するが，同主張は，大阪地方裁判所にＢ工務店が，ユニキューブ・パッケージを購入した建築業者に対し，他の断熱工法を用い，デコスドライ工法を採用しなかったことが販売契約に違反する旨主張して損害賠償を求める訴えを提起した別訴（大阪地裁平成２１年(ﾜ)第１３５５９号損害賠償請求事件）での主張内容（甲７７～７９）と矛盾する。
被告会社らは，ホームページ（甲４７）等でも，デコスドライ工法が特許取得をした旨を宣伝等しているものであるから，被告会社の上記主張は理由がない。
４争点(4)（被告会社が本件特許発明の特許を受ける権利を承継したとした場合，原告が受けるべき相当対価の額）について
〔原告の主張〕
(1)被告会社は，本件特許発明について，自ら実施するとともに，競業他社に対しても実施を許諾している。
このうち，他社実施分については，被告会社が得るべき実施料相当額が独占の利益（受けるべき利益）に当たる。
他方，自己実施分については，被告会社は，本件工法（デコスドライ工法）の施工及び関連商品の販売に特化したＢ工務店の子会社として，同工法を自ら実施しているのであって，その売上げのうち，超過売上げを得たことに基づく利益（超過利益）が独占の利益に当たる。本件特許権は，平成１１年１月２５日に出願が，平成１２年８月２日に公開がそれぞれなされており，平成３１年１月２４日まで存続する。そうすると，平成１１年１月２５日，ないし，少なくとも平成１２年８月２日から平成３１年１月２４日までの期間について，独占の利益を検討すべきである。
(2)被告会社がデコスドライ工法代理店から得る実施料相当額ア被告会社は，本件特許権者として，建設業者との間でデコスドライ工法施工代理店契約を締結し（甲５１），これらの建設業者を代理店（加盟店）として組織している（甲１１の２）。被告会社は，代理店から，加盟金，工法使用料，保証書発行料の各名目で，本件特許発明の実施の許諾の対価を徴収しているから，それぞれ名目毎に実施料相当額を検討すべきであるほか，被告会社は，代理店に対し，本件工法（デコスドライ工法）のための専用商品，専用施工機器一式，専用車両を販売して収益を上げ，さらには，被告会社が事務局を務める日本セルロースファイバー断熱施工協会（ＪＣＡ）（甲１５）の加盟金，年会費の名目でも収益を上げている（甲５２）から，これら費目毎に分けて検討する必要がある。
イ加盟金，工法使用料について
被告会社は，デコスドライ工法施工代理店から加盟金，工法使用料を徴収しているところ，これは本件特許発明の実施の対価である。平成２５年４月１日までに加盟した代理店の数は，累計８３社であり，被告会社がこれらの加盟店から得るべき加盟金は２億０３００万円，累計工法使用料は３億６６４８万円で，合計５億６９４８万円である。


上記のとおり平成２５年４月１日までの加盟代理店の数が累計８３社であるのに対し，平成２３年６月２１日付け被告会社のウェブサイト（甲１１の２）では５３社，平成２５年６月２３日付け被告会社のウェブサイト（甲５０）では５７社となっているところからすると，新規加盟と脱退によって代理店が常に入れ替わりながらも，年間３，４社程度ずつ代理店が微増し，累計８３社に達したものといえる。そうすると，平成２５年４月以降も，同様のペースで，代理店は微増していくと推認でき，平成２５年４月から本件特許権の存続期間が満了する平成３１年１月２４日までの約６年間では，少なくとも１８社程度の新規加盟が見込まれる。それゆえ，仮に，加盟金額が現在の３００万円のままで変わらなかったとしても，将来の加盟金の収入として５４００万円が見込まれる。（算式）３社／年×６年×３００万円／社＝５４００万円以上によれば，被告会社が，本件特許権の実施を許諾する対価としてデコスドライ工法施工代理店から得るべき加盟金，工法使用料は，総額６億２３４８万円と見込まれる。
（算式）５億６９４８万円＋５４００万円＝６億２３４８万円
ウ保証書発行料について
被告会社は，本件特許権の実施を許諾する対価としてデコスドライ工法施工代理店から保証書発行料収入を得ているところ，これも本件特許発明の実施の対価であるが，以下のとおり，総額５億８７０６万９０００円と見込まれる。
(ｱ)「デコスファイバー出荷状況表」（甲５３）記載の各表のうち，「ＣＦ出荷実績及び推定表」（平成２０年１１月頃作成）によれば，被告会社が，デコスドライ工法に使用するセルロースファイバー（商品名デコスファイバー）を出荷した実績値及び推定値は，下記のとおりである。なお，棟数への換算は，建物１棟当たり０．７ｔのデコスファイバーを使用するものとして行っている。
記年度      区分        出荷数        前年対比        棟数換算平成１２年実績        ２２１．６ｔ      －             ３１７棟平成１３年実績        ２９１．９ｔ１３１．８％          ４１７棟平成１４年実績        ４００．２ｔ１３７．１％          ５７２棟平成１５年実績        ５０８．８ｔ１２７．１％          ７２７棟平成１６年実績        ５６７．１ｔ１１１．５％          ８１０棟平成１７年実績        ８２０．０ｔ１４４．６％        １１７１棟平成１８年実績      １２０４．５ｔ１４６．９％        １７２１棟平成１９年実績      １５０７．４ｔ１２５．１％        ２１５３棟平成２０年推定      ２０２５．０ｔ１３４．３％        ２８９３棟平成２１年推定      ２７３３．８ｔ１３５．０％        ３９０５棟平成２２年推定      ３６９０．６ｔ１３５．０％        ５２７２棟平成２３年推定      ４９８２．３ｔ１３５．０％        ７１１８棟平成２４年推定      ６７２６．１ｔ１３５．０％        ９６０９棟(ｲ)これによれば，デコスファイバーの出荷は，平成１２年度ないし平成１９年度の実績で，毎年，前年と比べて最低でも１１１．５％，通常は１３０ないし１４０％程度の割合で増加してきたこと，これを踏まえて，被告会社では，平成２０年度以降も，前年比１３５．０％ずつ増加していくものと推定していること等が分かる。
平成２０年度ないし平成２４年度については，被告会社の上記推定を採用し，平成２５年度から本件特許権の存続期間が満了する平成３１年１月２４日までの約６年間については，毎年，少なくとも，平成２４年度の推定値６７２６．１ｔ，９６０９棟を下らないものとして，計４万０３５６．６ｔ，計５万７６５４棟と推定する。
（算式）６７２６．１ｔ／年×６年＝４万０３５６．６ｔ
９６０９棟／年×６年＝５万７６５４棟
それゆえ，平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社によるデコスファイバーの出荷は，数量で６万６０３５．９ｔ，棟数換算で９万４３３９棟相当と認められる。
(ｳ)他方，「デコスファイバー出荷状況表」（甲５３）記載の各表のうち，「業者別月別ＣＦ出荷状況表」（平成２０年１１月頃作成）によれば，平成２０年１月ないし１１月のデコスファイバーの出荷実績は，「外部販売小計」と「自社使用小計」との合計で１３１．３３ｔとなっている。これに対し，「自社使用小計」の項目には，「Ｂ工務店」，「自社工事」，「ドムスホーム」，「エコビルド」，「外注工事」との記載があり，外部の代理店等に販売した分ではなく，Ｂ工務店グループ内で使用したデコスファイバーの数量が記載されていると解される。しかし，同じＢ工務店グループとはいえ被告会社と他社とでは法人格を異にすること，特に，「外注工事」は，外部業者に施工を発注しており，自己実施とはいい難いこと等に鑑みれば，このうち，「自社工事」１４．６１ｔ分だけが被告会社の自己実施に当たるというべきである。
そうすると，同期間における自己実施分は，下記算式のとおり約１１．１％に留まり，その余の約８８．９％が他社実施分と認められる。（算式）１４．６１ｔ÷１３１．３３ｔ＝０．１１１２……(ｴ)そして，デコスファイバーの出荷数量全体に占める自己実施分の割合は，通常，出荷数量が増えれば増えるほど減少することはあっても増加することはないと認められるから，平成１２年度ないし平成３０年度の全期間を通じて，被告会社の自己実施分の割合は平均して１１．１％を上回らないと認められる。
それゆえ，平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社によるデコスファイバーの出荷数量のうち，下記算式のとおり，自己実施分は，数量で７３３０．０ｔ，棟数換算で１万０４７２棟相当，他社実施分は，数量で５万８７０５．９ｔ，棟数換算で８万３８６７棟相当と認められる。（算式）６万６０３５．９ｔ×０．１１１≒７３３０．０ｔ
９万４３３９棟×０．１１１≒１万０４７２棟
６万６０３５．９ｔ－７３３０．０ｔ＝５万８７０５．９ｔ
９万４３３９棟－１万０４７２棟＝８万３８６７棟


(ｵ)また，被告会社作成の「無結露保証書発行履歴データベース」（甲５４）は，平成２１年７月１日ないし同年１２月２９日の半年間に，被告会社が，代理店宛てに保証書を発行した履歴を記録したデータである。これによれば，被告会社は，同期間に６８８棟分の保証書を発行している。他方，平成２１年のセルロースファイバーの出荷数から換算した施工棟数は，前記のとおり，年間３９０５棟，半年では１９５３棟と推定される。したがって，被告会社は，デコスドライ工法を施工した全建物のうち，下記算式のとおり約３５％分について，保証書を発行し，１通当たり２万円の保証書発行料を受領していると認められる。
（算式）６８８通÷１９５３棟＝０．３５２……
(ｶ)以上によれば，被告会社が，平成１２年度ないし平成３０年度において，他社実施分につき，得るべき保証書発行料は，５億８７０６万９０００円に達する。
（算式）２万円／棟×８万３８６７棟×０．３５
＝５億８７０６万９０００円
(ｷ)以上によれば，被告会社が，本件特許権の実施を許諾する対価としてデコスドライ工法施工代理店から得るべき保証書発行料は，総額５億８７０６万９０００円と見込まれる。
エ専用商品（デコスファイバー等），専用施工機器の販売代金等について(ｱ)被告会社は，加盟金，工法使用料，保証書発行料以外にも，デコスドライ工法施工代理店に対し，専用施工機器一式（スターターキット）を代金１２０ないし１３０万円で，専用車両を代金３００万円で，それぞれ販売している。さらに，被告会社は，デコスドライ工法に使用するためのデコスファイバー，シート等の専用商品を販売している。さらには，被告会社は，自ら事務局を務める日本セルロースファイバー断熱施工協会（ＪＣＡ）（甲１５）の加盟金１０万円・同年会費１０万円等の名目で，代理店から金員を徴収している（「デコスドライ工法施工代理店契約のあらまし」〔甲５２〕３，４，７，８頁）。
(ｲ)このうち，専用施工機器一式，専用車両，デコスファイバーは，デコスドライ工法の使用に用いるものであって，本件特許発明による課題の解決に不可欠なものであり，かつ，被告会社は，デコスドライ工法の施工に用いられることを知りながら，業として，これらを生産，譲渡している。特に，専用施工機器一式，デコスファイバーは，これがなければデコスドライ工法を実施できないものであり，代理店は，必ず購入せざるを得ないこと（これに対し，専用車両の使用は絶対条件ではないとされている〔甲５２の４頁〕）等に鑑みて，その生産，譲渡は，間接侵害（特許法１０１条５号）を構成するものというほかない。
(ｳ)前記のとおり，平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社による他社実施分のデコススファイバーの出荷は，数量で５万８７０５．９ｔと認められる。
他方，「デコス関連商品発注書」（甲５５）によれば，デコスファイバーの代理店向け販売代金は，１コンテナ（２．２５ｔ）当たり４２万７５００円である。
したがって，平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社による他社実施分のデコスファイバーの売上は，下記算式のとおり，１１１億５４１２万１０００円となる。
（算式）４２万７５００円／２．２５ｔ×５万８７０５．９ｔ
＝１１１億５４１２万１０００円
(ｴ)また，前記のとおり，代理店の数は，現在までに累計８３社であり，かつ，平成２５年４月から本件特許権の存続期間が満了する平成３１年１月２４日までの約６年間に少なくとも１８社程度の新規加盟が見込まれるから，総計１０１社と見込まれる。
他方，専用施工機器一式は，代理店が加盟時に必ず一度は購入する機器である。
そうすると，平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社による専用施工機器一式の売上は，その代金を１２０万円としたとしても，少なくとも１億２１２０万円を下らない。
（算式）１２０万円／社×１０１社＝１億２１２０万円(ｵ)そして，デコスファイバー，専用施工機器一式がいずれもデコスドライ工法のための専用品であって，他の用途に用いられないこと等に鑑みれば，これらの代金において本件特許発明の実施料が占める割合（被告会社における独占の利益）は非常に大きいというべきであって，少なくとも，１０％を下らない。
したがって，被告会社の独占の利益は，デコスファイバーにつき１１億１５４１万２１００円，専用施工機器一式につき１２１２万円をそれぞれ下らない。
（算式）１１１億５４１２万１０００円×０．１
＝１１億１５４１万２１００円
１億２１２０万円×０．１＝１２１２万円
(3)被告会社が他社実施のユニキューブ事業から得る実施料相当額ア被告会社のＢ工務店及びハイアス・アンド・カンパニー株式会社（以下「ハイアス」という。）に対する実施の許諾
Ｂ工務店は，ハイアスと提携して，ユニキューブ事業を実施しているところ，このユニキューブ事業とは，「ユニキューブ」に代表される戸建て住宅につき，デコスドライ工法とセットで販売するためのノウハウを「ユニキューブ・パッケージ」というマニュアル本に体系化した上で，主に全国の中小工務店に対し，かかるマニュアル本の販売等を行うというものである（甲４１）。
その販売先は，これまでに約２００社に上り（甲４２），平成１７年５月から平成２２年５月までの約５年間で，総売上額は約７億２７００万円に達する（甲４３）。
そして，Ｂ工務店及びハイアスとユニキューブ・パッケージ購入者との間の「ユニキューブ・パッケージ販売契約書」（甲５７）には，「ユニキューブ」等につき，デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物をいうとの記載がある（１条１項）。このように，「ユニキューブ」等の建物においては，デコスドライ工法が不可欠の仕様であるならば，Ｂ工務店及びハイアスは，購入者に対し，デコスドライ工法を実施した建物の建築を許諾したものというほかない。そして，Ｂ工務店が被告会社の親会社であり，被告会社に無断で本件特許権の侵害に当たる行為をするはずがないこと等に鑑みれば，被告会社は，Ｂ工務店及びハイアスに対し，かかる態様でのデコスドライ工法を実施した建物（ユニキューブ等）の建築を許諾しており，ユニキューブ事業を行うという形態での本件特許発明の実施を許諾したものと認められる。
イ被告会社が得るべき実施料相当額


(ｱ)被告会社は，Ｂ工務店及びハイアスに対し，ユニキューブ事業を行うという形態での本件特許発明の実施を許諾しているが，その対価として明示的な実施料は受領していない。しかし，それは，被告会社が，Ｂ工務店の子会社という特殊な関係にあるためにすぎない。それゆえ，本来であれば，被告会社が受領すべき相当な実施料については，独占の利益とみなして差し支えない。
(ｲ)この点，「ユニキューブ・パッケージ販売先   進捗一覧表」（甲４３）によれば，Ｂ工務店及びハイアスは，ユニキューブ・パッケージの購入者から，当初は２５０万円，途中から３８０万円ないし４８０万円という多額の代金（いずれも税別）を受領しており，平成１７年５月から平成２２年５月までの約５年間で，総売上額は約７億２６７３万１４２９円，購入者数は計１９９社に達している。
なお，各年度（暦年）毎の購入者数の内訳は，次のとおりである。記年度                            購入者数平成１７年                          ５８社平成１８年                          ８６社平成１９年                          １７社平成２０年                          ２２社平成２１年                          １３社平成２２年（５月１４日まで）          ３社(ｳ)かかる実績に照らせば，ユニキューブ・パッケージの購入者は，少なくとも年間１０社を下らないと認められる。そうすると，平成２２年度（５月１５日以降）ないし平成３１年度（暦年）の１０年間では，購入者は下記算式のとおり，計９７社を下らない（上記の平成２２年度の実績３社を除く。）。
（算式）７社＋１０社／年×９年＝９７社
それゆえ，パッケージ代金を１社３８０万円とすると，同期間の売上げは，下記算式のとおり３億６８６０万円となる。
（算式）３８０万円／社×９７社＝３億６８６０万円(ｴ)したがって，Ｂ工務店及びハイアスがユニキューブ事業によって得るべき収益は，平成１７年度ないし平成３１年度で合計１０億９５５３万１４２９円となる。
（算式）７億２６７３万１４２９円＋３億６８６０万円
＝１０億９５５３万１４２９円
(ｵ)デコスドライ工法は，「ユニキューブ」等において，その性能の確保に最大の役割を果たし，不可欠の仕様として標準採用されているのであって，デコスドライ工法がなければ，「ユニキューブ」等が誕生することもなく，また，ユニキューブ事業は，被告会社が，デコスファイバーを販売して収益を上げることも目的の一つとしたビジネスモデルとなっている。
そうすると，パッケージ代金において本件特許発明の実施料が占める割合（被告会社における独占の利益）は，他の場合（たとえば，複数の特許発明を実施して工業製品を製造する場合）などと比べて非常に大きいというべきであって，少なくとも，１０％を下らない。したがって，被告会社の独占の利益は，１億０９５５万３１４３円を下らない。
（算式）１０億９５５３万１４２９円×０．１
≒１億０９５５万３１４３円
(4)被告会社の自己実施分にかかる超過利益（独占の利益）
ア被告会社の自己実施分の売上額
(ｱ)平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社によるデコスファイバーの出荷数量のうち，自己実施分は，数量で７３３０．０ｔ，棟数換算で１万０４７２棟相当と認められる。
他方，上記のとおり，「デコス関連商品発注書」（甲５５）によれば，デコスファイバーの代理店向け販売代金は，１コンテナ（２．２５ｔ）当たり４２万７５００円である。
したがって，平成１２年度ないし平成３０年度の被告会社による自己実施分のデコスファイバーの売上は，１３億９２７０万円となる。（算式）４２万７５００円／２．２５ｔ×７３３０．０ｔ
＝１３億９２７０万円
(ｲ)これは，デコスドライ工法を実施する際に原料となるセルロースファイバーの売上額である。
しかし，デコスドライ工法の施工による売上げが原料額を下回らないことからすれば，施工による売上額は，少なくとも１３億９２７０万円を下らないと認められる。
イ被告会社の自己実施にかかる事情
(ｱ)本件特許発明は，特に，その効果として無結露を達成し得ること，さらに，次世代省エネルギー基準をクリアしていること等において，競業他社の代替技術との間に作用効果等の面で技術的に顕著な差異があるといえる。
(ｲ)また，Ｂ工務店は，平成５年に原告と出会って以降，その施工する全棟の建物について，セルロースファイバー断熱材吹き込み工法を用いるようになった。そして，原告が，遅くとも平成８年までには本件特許発明（デコスドライ工法）を完成させた後は，被告会社，Ｂ工務店は，当然，デコスドライ工法を全棟の建物に施工するようになっている。
ウ被告会社の超過売上げの額及び超過利益の額
(ｱ)本件では，デコスドライ工法施工代理店になるために，少なくとも，加盟金として１００万円ないし３００万円，工法使用料として年間２４万円ないし４８万円という多額の負担を強いられる上，契約期間は２年間で１年ずつ自動更新という条件であって，代理店になるための経済的負担は大きい。したがって，実際には，競業他社が，本件特許発明の実施の許諾を得るのは容易ではないのであって，ライセンスポリシーは限定的といえる。
また，上記のとおり，本件特許発明は，代替技術との間に作用効果等の面で技術的に顕著な差異がある。包括ライセンス契約等は存在せず，被告会社自身が他の代替技術を実施している事実はなく，被告会社は，全件について，本件特許発明を実施している。
これらの事情に照らせば，被告会社の超過売上げ額は，少なくとも，自己実施分の４０％を下らないというべきである。
(ｲ)超過売上げ額に占める超過利益（独占的地位に起因する割合）について，本件では，被告会社は，実質的な実施料につき，加盟金，工法使用料，保証書発行料，専用商品・専用施工機器・専用車両の販売代金等の様々な名目・形態で受領しているため，直ちに一義的な仮装実施料率を導き出すのは困難であるが，少なくとも，業界における一般的な実施料率５％を下らないと認められる。
(ｳ)以上によれば，被告会社の超過売上げ額は５億５７０８万円，超過利益は２７８５万４０００円を下らない。
（算式）１３億９２７０万円×０．４＝５億５７０８万円
５億５７０８万円×０．０５＝２７８５万４０００円
(5)本件特許発明がされるについて被告会社が貢献した程度
ア本件特許発明に至る経緯


原告は，平成７年に被告Ｂに引き抜かれてＢ工務店に入社する前に，本件特許発明の主要な部分である，木質繊維セット工程までを完成させていた。これに対し，原告は，Ｂ工務店に入社し，被告会社に転籍した平成８年頃までに，本件特許発明の最後の部分である，第１の吹き込み穴形成工程から第３吹込み工程までを完成させた。しかし，その発明作業は，原告がＢ工務店に入社する前から個人的に行っていた研究の延長線上で行われたものにすぎず，Ｂ工務店ないし被告会社から新たに特別の研究環境を与えられたり重要な示唆を受けたりした結果として行われたものではなかった。
また，原告は，当時，被告会社におけるセルロースファイバー断熱工法の唯一の専門家であって，他の社員は，原告から同工法の指導等を受けることこそあれ，原告の研究を共同で行ったり，手伝ったりする立場にはなく，その能力も有していなかった。
イデコスドライ工法の事業化・普及における原告の貢献原告は，本件特許発明の発明に留まらず，デコスドライ工法の事業化・普及のためにも，一貫して貢献してきた。原告は，省エネ機構に対し，デコスドライ工法が新省エネ基準に適合する旨の認定を申請し，平成１０年，その認定を受けることに成功した。次に，原告は，デコスドライ工法の有効性を数値で証明するために，平成１０年頃，財団法人建材試験センターに委託して，同工法の性能実験を行った。同実験は，一定の密度で壁内にセルロースファイバーを充填し，これに２０００ガルの振動を連続で２４時間，加え続けるというものであった。その結果，セルロースファイバーの密度が４０ｋｇ／㎥，４５ｋｇ／㎥のときはその沈降が見られたものの，デコスドライ工法が採用する約５０～６０ｋｇ／㎥のときには沈降しないことが確認できた（甲８，８４～８５頁）。
さらに，原告は，平成１１年に次世代省エネ基準が制定されたのを受けて，省エネ機構に対し，室内側に防湿気密層を設置しない場合にも同基準に適合する旨の認定を申請し，Ｄ教授の実験結果を提出したり，財団法人建材試験センターに委託して，改めて防湿気密層に関する試験を行ったりした。
かかる試験等を経て，原告は，平成１２年，デコスドライ工法が次世代省エネ基準に適合する旨の認定を受けることに成功した（甲８，９９～１０６，１１１～１１３頁）。
ウ原告の貢献度及び被告会社の貢献度
これらの事情を総合的に考慮すれば，本件特許発明は，原告個人の努力と才覚によって成し遂げられたものであり，たまたまその完成時における原告の在籍先が被告会社であったというにすぎない。本件特許発明がされるについて，原告が貢献した程度は，少なくとも全体の５０％を下らないのであって，これに対し，被告会社が貢献した程度は，多くとも５０％に留まる。
エ原告が受けるべき相当の対価の額
これらをまとめると，以下のとおりとなる。
(ｱ)他社実施分
a被告会社が他社実施分について得るべき実施料相当額（デコスドライ工法代理店からの収入）      合計     ２３億３８０８万１１００円
（内訳）
加盟金，工法使用料                 ６億２３４８万円保証書発行料                       ５億８７０６万９０００円デコスファイバーの販売分         １１億１５４１万２１００円専用施工機器一式の販売分               １２１２万円Ｂ被告会社が他社実施分について得るべき実施料相当額（ユニキューブ事業からの収入）                       １億０９５５万３１４３円(ｲ)自己実施分の超過利益（独占の利益）          ２７８５万４０００円(ｳ）合   計                              ２４億７５４８万８２４３円オ原告が受けるべき相当の対価の額
本件特許発明がされるについて，原告が貢献した程度は，少なくとも全体の５０％を下らないのであって，これに対し，被告会社が貢献した程度は，多くとも５０％に留まる。したがって，原告が受けるべき相当の対価の額は，下記算式のとおり，１２億３７７４万４１２１円を下らない。（算式）２４億７５４８万８２４３円×（１－０．５）
≒１２億３７７４万４１２１円
カ既払額の控除
被告会社は，本件特許発明が登録された前後の平成２０年，平成２１年にわたり，原告に対し，合計２５０万円の賞与を支給した（乙６の１）。これは，その前後に賞与の支給がないことから分かるとおり，原告が，長年にわたり，デコスドライ工法の事業化・普及に尽力し，その結果，本件特許発明の登録に至ったという功績について，被告Ｂがこれを高く評価し，報奨の趣旨を込めて支給したものである。上記賞与を相当の対価の一部の支給として控除すると，残額は，１２億３５２４万４１２１円となる。（算式）１２億３７７４万４１２１円－２５０万円
＝１２億３５２４万４１２１円
キ以上によれば，被告会社は，原告に対し，本件特許発明の特許を受ける権利を承継したことにかかる相当の対価として，１２億３５２４万４１２１円の支払を免れない。原告は，上記相当の対価の額１２億３５２４万４１２１円の内金として，２億６７６０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年８月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
〔被告会社の主張〕
(1)〔原告の主張〕(1)については否認する。前記のように，本件特許とデコスドライ工法は同じものではなく，被告会社は本件特許発明を実施していない。
また，デコスドライ工法代理店からの収入についても，後記(2)のとおり，本件特許発明の実施の対価とはいえない。


(2)〔原告の主張〕(2)については，被告会社がデコスドライ工法施工代理店から金員を受領しているという限度で認めるが，その余は否認する。被告会社がデコスドライ工法施工代理店から受領している金員の意義は，被告会社から施工方法に関するノウハウの提供・教育を受けられること，施工に必要な機械や一定の品質が確保された材料の安定的な供給を受けられることの対価がそのほとんど全部を占めており，本件特許が本来有する許諾料としての意味合いがほとんどない。理由は以下のとおりである。被告Ｂは，平成５年頃，自宅にセルロースファイバーを使用した断熱工法を施工したことで，そのすばらしさに魅せられ，Ｂ工務店が施工する住宅の全てに，セルロースファイバーを使用した断熱工法を標準採用することにした。被告Ｂは，顧客からの話を聞くにつれて，このセルロースファイバーを使用した断熱工法を自社だけでなく，他の工務店に普及させたいと考えた。そこで，本件特許出願以前の平成６年頃から，Ｂ工務店は，この断熱工法を同社グループの核となるサービスの一つとして育てていく計画を立て，住宅全体の基本性能を確保するため床・屋根・壁・天井にわたる住宅全般の断熱の施工方法やその材料となるセルロースファイバーの広告宣伝・営業方法等について工夫を重ねノウハウを蓄積していき，これにデコスドライ工法というブランドを設定した。
上記営業方法等の工夫として，断熱施工に必要となる機械や原料等を安定的に供給できる仕組みを構築するとともに，施工代理店制度を導入し，代理店に対する教育ノウハウの開発を行なった。かかる工夫により，代理店の増加や売上げの拡大がもたらされた。また，上記施工方法の工夫として，Ｂ工務店や被告会社の施工担当者のＥらに作業の標準化を推進させ，セルロースファイバーの吹き込みを効率的かつ容易に行なえるよう施工精度が高められた。さらには財団法人建材試験センターに沈降化実験を依頼するよう指示し，この実験結果から吹き込み穴の数・高さ，吹き込み方法や一度に吹き込む分量等を標準化するに至った。このことで，吹き込みの密度の正確性が担保されるようになり，現在のデコスドライ工法が確立した。このような開発経緯・工夫等からすると，デコスドライ工法は，本件特許の発明前より存在する住宅全体（床・屋根・壁・天井）を対象とする断熱工法であり（乙１３），本件特許発明よりも広範な範囲にわたり，その材料の品質，営業方法までも含む総合的なノウハウであることが明らかである。つまり，デコスドライ工法は，本件特許発明に係る工法である住宅の外壁に関する断熱施工方法と同じものではない。
被告会社は，複数の工務店及び建材業者と，デコスドライ工法施工代理店契約を締結している。かかる契約に基づき，被告会社は，代理店に，デコスドライ工法の施工方法に関するノウハウの提供・教育をし，さらには施工に必要な機械や一定の品質が確保された材料を安定的に供給する。これにより，代理店は，自らが受注した物件等に，デコスドライ工法に基づく断熱施工工事を行うことが可能になる。そのデコスドライ工法は，本件特許と同一のものではない。代理店がかかわる住宅の建築は様々であるのが実情であり，床・屋根・天井については，本件特許に関する施工手順，方法をそのまま実施できるというわけではなく，また，外壁についても，常に床上から２ｍの壁を想定して穴を開ける位置の厳密な高さや細かな作業手順を遵守することは現実的ではない。
また，デコスドライ工法施工代理店契約に基づき，代理店は加盟金や工法使用料を支払うが，これは，被告会社から施工方法に関するノウハウの提供・教育を受けられること，施工に必要な機械や一定の品質が確保された材料の安定的な供給を受けられることの対価がそのほとんどであり，特許権が有する許諾料としての意味合いはほとんどない。
(3)〔原告の主張〕(3)は否認する。
(4)〔原告の主張〕(4)は否認する。
(5)〔原告の主張〕(5)アないしオうち，同イのうちの，財団法人建材試験センターで実験が行なわれたという内容の限度，及び，平成１２年に次世代省エネ基準に適合するとの認定を受けたという内容の限度で認め，その余は否認する。平成８年９月以降，被告会社は，会社として新省エネ基準の認定等各種認定を取得することを目指す方針を掲げた。原告の主導による各種認定取得作業が行なわれたのではない。平成９年，被告会社は，省エネ機構の材料・施工評価委員会に対し，セルロースファイバーを平均密度５０～６０ｋｇ／m3で充填する被告会社の断熱工法が新省エネ基準に適合する旨の報告を行い，同年１２月１日，同機構から被告会社の断熱工法が新省エネ基準に適合する認定を受けた。かかる申請，及び認定は，被告会社が行なったものであり，原告が行なったものではない。財団法人建材試験センターへの沈降化実験依頼は，平成９年３月１４日，被告会社によってなされている。なお，同実験依頼の決断をしたのは，被告Ｂである。被告Ｂがそのような決断をしたのは，認定機関との協議に被告Ｂが出席した際，同協議で新省エネ基準の認定を受けるためには，沈降化実験が必要不可欠であると言われたことに基づく。
また，同(5)カのうちの賞与の支払の事実は認め，その余は否認する。原告に支給された賞与には，本件特許登録に基づく報奨金としての意味はない。平成１２年から平成２１年にかけて，被告会社は，原告に対し，役員報酬（定額報酬）及び賞与を支給している。原告に対する賞与（平成１７年に３０万円   ，平成１   ９年に   １００   万円，平   成２０   年に１５   ０万円   支給し   ている。）は，本件特許登録前である平成１７年，平成１８年頃より，デコスドライ工法施工代理店が大きく増加し始め，被告会社の売上げも急伸したことに基づき支給されたものである（甲５３）。上記賞与のうち，平成１９年の賞与（乙６の９）は，本件特許の登録前である平成１９年２月２８日に支給されたものであり，本件特許と関係ないことは明らかである。また，平成２０年の賞与（乙６の１０）は，同年７月２５日と同年１２月１５日に７５万円ずつ支給したものであるところ，原告のみならず他の取締役３名に対しても合計２５０万円の賞与が支給されている。つまり，同年の賞与は，原告だけに特別に支給したものではなく，被告会社の業績向上に基づく支給であることは明らかである。
(6)〔原告の主張〕(5)キは争う。
５争点(5)（原告の職務発明相当対価請求権の時効消滅の成否）について
〔被告会社の主張〕


(1)原告は，被告会社は本件特許発明につき自己の名で特許を受けたのであるから，原告は，被告に対し，相当の対価を請求できると主張するが，被告会社が自己の名で本件特許の特許出願することを，その当時（平成１１年１月２５日）に了承していたから，遅くとも本件特許出願日前に，被告会社に対して本件特許発明の特許を受ける権利を譲渡したことに対する相当の対価を請求していることが明白である。
被告会社は，当時，職務発明の対価金支払時期を定めた就業規則や職務発明規程等を有していなかったから，原告の主張を前提とすると，原告は，被告会社に対して本件特許発明の特許を受ける権利を譲渡した時から対価請求権を行使することができたので，この時から当該請求権の消滅時効が進行する。そうすると，対価請求権が行使し得る時から原告が被告会社に対して初めて請求をした平成２４年５月１０日（同日付け原告第３準備書面を受領した日）までの間に既に１０年以上が経過している（民法１６７条１項参照）。そこで，被告会社は，上記消滅時効を援用する。
(2)この点に関して原告は，平成１９年６月５日の特許査定をもって，出願人，発明者の補正（特許法１７条１項，４項）の機会が失われたことにより，本件特許発明にかかる特許を受ける権利につき，確定的に被告会社に承継させ，遅くとも同日までに，本件特許発明につき特許を受ける権利を被告会社に承継させた旨主張する。
しかし，「特許を受ける権利」が承継されたかどうかは，特許出願前に権利取得原因事実が存在するかどうかという私法上の問題であるのに対し，特許出願後の出願者の行為は，特許権設定の登録という法律的行政行為に向けられたいわば手続的なものである。また，特許出願から特許査定までの過程の中で，出願者は，「特許を受ける権利」の譲渡者（発明者等）に対する関係で，手続の補正（特許法１７条）をする義務を負っているわけでもない。
したがって，「特許を受ける権利」の承継時点を，特許出願後の補正機会の喪失時期に求める原告の主張は失当である。
(3)また，原告は，被告会社との間で，将来本件特許が登録されるまでは，相当の対価を支払わない旨の合意があった旨主張するが，そのような合意は存在しない。
〔原告の主張〕
(1)原告と被告会社との間では，相当の対価の支払時期の合意があるから，相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効期間は未だ経過していない。その理由は，以下のとおりである。
原告と被告Ｂは，本件工法につき，いわば防御目的でとりあえず特許出願をするものの，当面は審査を請求しないものとしていた。特許を受ける権利を承継したといっても，正式に特許登録されなければ，被告会社にとって，対価を支払うだけの目に見える経済的メリットはない。まして，被告Ｂは，その一方的な意向によって，原告から被告会社への特許を受ける権利の承継を行うなど，非常にワンマンな経営を行っており，対価を支払う必要性も理解していなかった。
したがって，原告と被告Ｂは，本件出願に際し，本件特許が登録されるまでは職務発明の対価を授受しないものとしていた。当面，審査請求せず，したがって，特許登録されることもない以上，被告Ｂは対価を支払う意思がなく，原告も対価を受領できるとは考えていなかった。すなわち，原告と被告Ｂは，被告会社が原告から特許を受ける権利を承継するに際し，被告会社による特許出願時には相当の対価を支払わないこと，言い換えれば，将来，本件特許が登録されるまでは，相当の対価を支払わないことを黙示に合意している。
(2)これを法的にいえば，原告と被告会社との間では，相当の対価につき，その支払時期を本件特許の登録時とする旨の期限の合意，ないし，本件特許が登録されることを停止条件として支払う旨の条件の合意が存在する。かかる合意は，最高裁第三小法廷平成１５年４月２２日判決（平成１３年（受）第１２５６号・民集５７巻４号４７７頁）がいう「勤務規則等の定め」に当たる。それゆえ，かかる合意による「支払時期」，すなわち，本件特許の登録時が到来するまでの間は，原告は，被告会社に対し，相当の対価の支払を請求できないのであって，この登録時こそが，相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる。
そして，本件特許が登録されたのが平成１９年７月１３日であるから，原告が本件訴訟を提起した平成２３年７月１５日までに，相当の対価の支払を受ける権利につき，未だ消滅時効期間が経過していないことは明らかである。
(3)また，上記のとおり，原告は，被告会社に在職中，遅くとも平成８年までには本件工法（本件特許発明）を完成させたが，その当時，被告会社には，職務発明につき，被告会社に特許を受ける権利を承継させることを定めた契約，勤務規則その他の定めの条項は存在しなかった。それゆえ，原告は，本件特許発明につき，発明者として自ら特許を受ける権利を有していた。本件特許出願は，本来，発明者ではない被告Ｂが，原告の意に反して被告会社を出願人として行ったものであって，無権利者による出願である。
したがって，被告Ｂ，被告会社は，本件特許の出願後も，出願事件が特許庁に係属している間は，真実に合致するように，出願人名義変更届を提出する等の方法によって，出願人，発明者を原告に変更する形で補正することができた（特許法１７条１項，４項）。
(4)しかるに，被告会社は，平成１７年２月７日に出願審査の請求を行った後も，出願人，発明者の補正を行わなかった。そして，被告会社は，本件特許発明につき，平成１９年６月５日に特許査定を受け，同年７月１３日に特許登録を受けた（甲２）。それゆえ，同年６月５日の特許査定をもって，出願事件の特許庁への係属が終了し，出願人，発明者の補正の機会も失われた。
(5)以上によれば，平成１９年６月５日の特許査定をもって，出願人，発明者の補正の機会が失われたことにより，原告は，本件特許発明の特許を受ける権利につき，確定的に被告会社に承継させた。すなわち，原告は，遅くとも同日までに，本件特許発明につき特許を受ける権利を被告会社に承継させたというべきである。


(6)なお，被告会社は，原告が職務発明対価請求の権利行使をしたのが平成２４年５月１０日であると主張するが，原告は，平成２３年７月１５日受付の訴状をもって自己が発明者かつ特許権者であることを前提に被告会社に対し不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得に基づく返還請求を行っており，原告は平成２４年５月１０日付けで予備的請求原因として職務発明対価請求の主張をしたものであるが，これらは請求の形態が異なるにすぎないから，本件訴訟を提起した時点で原告は既に職務発明対価請求の権利行使をしたというべきである。
６争点(6)（相当対価請求権についての時効中断の成否）について
〔原告の主張〕
(1)被告会社は，本件特許の取得後，相当の対価の支払につき，債務の承認をしているから，消滅時効は中断している。
すなわち，原告は，平成１９年７月頃，訴外越智産業株式会社（以下「越智産業」という。）が特許証の金属製レプリカを贈呈したときに，被告会社代表者たる被告Ｂ本人から，「Ａさんには何かお支払いせないけんね。ちょっと待っちょって。」などと，報奨金等の発明の対価の支給を検討しているので少し待ってほしい旨，直接，申し出をされたことがあるが，これは，本件特許発明が特許登録できたことを契機に，原告に対して，本件特許の承継にかかる相当の対価を支払うので，支払時期について当面猶予されたい旨を申し出るものであったというべきであるから，債務の承認（民法１４７条３号）に当たる。
したがって，同時点（平成１９年７月頃）をもって，相当の対価の請求権の消滅時効は，一旦，中断した。
それゆえ，原告が本件訴訟を提起した平成２３年７月１５日までに，相当の対価の支払を受ける権利につき，未だ消滅時効期間が経過していないことは明らかである。
(2)また，前記４〔原告の主張〕(5)カのとおり，被告会社は，本件特許発明が登録された前後の平成２０年，平成２１年にわたり，原告に対し，合計２５０万円の賞与を支給した（乙６の１）。これは，その前後に賞与の支給がないことから分かるとおり，原告が，長年にわたり，デコスドライ工法の事業化・普及に尽力し，その結果，本件特許発明の登録に至ったという功績について，被告Ｂがこれを高く評価し，報奨の趣旨を込めて支給したものである。
かかる賞与の支給は，債務の承認として時効の中断事由に当たる。
〔被告会社の主張〕
(1)〔原告の主張〕(1)，同(2)につき，否認ないし争う。(2)原告に支給された賞与には，本件特許登録に基づく報奨金としての意味はない。
平成１２年から平成２１年にかけて，被告会社は，原告に対し，被告会社作成にかかる原告の給与及び賞与の一覧表（乙６の１）記載のとおり，役員報酬（定額報酬）及び賞与を支給している。それによれば，確かに，被告会社は原告に対して，平成１７年に３０万円，平成１９年に１００万円，平成２０年に１５０万円の賞与を支給しているが，これらは，本件特許登録前である平成１７年，平成１８年頃より，デコスドライ工法施工代理店が大きく増加し始め，被告会社の売上げも急伸したことに基づき支給されたものである（甲５３）。
上記賞与のうち，平成１９年の賞与（乙６の９）は，本件特許の登録前である平成１９年２月２８日に支給されたものであり，本件特許と関係ないことは明らかである。
また，平成２０年の賞与（乙６の１０）は，同年７月２５日と同年１２月１５日に７５万円ずつ支給したものであるところ，原告のみならず他の取締役３名に対しても合計２５０万円の賞与が支給されている。つまり，同年の賞与は，原告だけに特別に支給したものではなく，被告会社の業績向上に基づく支給であることは明らかである。
このような事情からすると，上記賞与が，本件特許が登録されたことに基づく報奨金の趣旨で支給されたものであるとの原告の主張は，明らかに失当である。
７争点(7)（被告会社による消滅時効の援用が権利の濫用に当たるか）について
〔原告の主張〕
(1)仮に，職務発明の対価請求につき消滅時効期間が経過しているとしても，被告会社が消滅時効を援用することは，信義則に反し，権利の濫用として許されない。
すなわち，本件特許出願当時，原告と被告会社との間では，職務発明について，予め被告会社に特許を受ける権利を承継させることを定めた契約，勤務規則その他の定め（特許法３５条２項参照）は存在しなかった。したがって，原告は，本来，被告会社に対して，同権利を承継させる義務はなかった。
しかし，被告Ｂは，申請名義につき，原告の意見も聞かないまま，「俺でいいだろ。」と強引に決めつけるなどして，同権利を被告会社に承継させた。
また，被告会社が出願審査の請求を行ったのは，本件特許出願の約６年後の平成１７年２月７日，登録を受けたのは，約８年６か月後の平成１９年７月１３日であった。このため，原告が，相当の対価の支払いにつき，被告Ｂと交渉できたのは，早くとも平成１９年７月１３日以降であった。さらに，前記６〔原告の主張〕(1)のとおり，被告Ｂは，平成１９年７月頃，越智産業が特許証の金属製レプリカを贈呈したときに，原告に対し，「Ａさんには何かお支払いせないけんね。ちょっと待っちょって。」などと，報奨金等の発明の対価の支給を検討しているので少し待ってほしい旨，自ら進んで申し出た。
このため，原告は，被告Ｂが，本件特許発明が特許登録できたことを契機に，原告に対して，本件特許発明につき特許を受ける権利の承継にかかる相当の対価の支払を申し出るとともに，その支払につき，しばらくの猶予を求めたものと理解した。
しかし，被告Ｂは，原告と一緒にマスコミの取材を受けたりする都度，原告が本件特許を取得したことを賞賛しながら，具体的な報奨金等の対価の支給の話はなかなか持ち出さなかった。


このため，原告は，被告Ｂの態度に次第に失望し，平成２１年５月１５日，被告会社の取締役副社長を退任し，もって，被告会社を退社した。(2)他方で，被告会社は，本件特許の取得後，本件特許権者として，自ら本件特許発明を実施するほか，本件特許権を大々的に広告宣伝している。こうして，被告会社は，より一層，デコスドライ事業を本格化させ，代理店，他のセルロースファイバー事業者などが本件工法を模倣したり，勝手に流用したりするのを防ぐとともに，現在，少なくとも全国５３社をデコス代理店として組織するに至っている（甲１１の２）。そして，被告会社は，これらの代理店及びＢ工務店に対し，本件特許発明の実施を許諾するとともに，代理店から，本件特許発明の実施に対し，加盟金（加盟時に徴収）として１社当たり１００万円ないし２００万円，工法使用料（毎年徴収）として１社当たり２４万円ないし４８万円，保証書発行料（１棟施工毎に徴収）として建物１棟当たり２万円の金員を受領している。
本件特許権の重要性は，被告らがホームページ，新聞，雑誌等で繰り返し述べているとおりであって，本件特許権は，非常に大きな経済的価値を有している（甲９，１１，１３，１６～１８，４１，４５，４７など）。(3)このように，被告会社は，本件特許権によって莫大な経済的利益を享受しながら，原告に対し，相当の対価を支払っていない。
また，被告会社代表者たる被告Ｂは，特許を受ける権利を被告会社に承継させた時点では，少なくとも，将来，本件特許が登録されるまでは，職務発明の対価を支払わない意向を示した。
そして，実際に本件特許発明が特許登録された時点では，被告Ｂは，原告に対し，従前の黙示の合意どおり，報奨金等の発明の対価を支給するとしながら，少し待ってほしい旨，自ら進んで申し出て，原告をして，その旨信じさせた。
このように，被告会社は，原告に対し，報奨金等の対価を支給するかの如き言動をし，原告から請求の猶予を得ながら，実際には対価を支払わず，その一方で，本件特許発明を利用して建物の施工を行い，代理店を勧誘するなどして多額の利益を得ながら，原告がやむを得ず本件訴訟を提起するや，消滅時効の援用を主張している。
これらの事実を含む本件特許出願に至る経緯，本件特許出願の目的，その際の当事者の意思，特許を受ける権利の承継の経緯，その後の審査請求，登録に至る経緯，登録後の被告Ｂの言動，被告会社，Ｂ工務店のデコスドライ事業の実情，ことに，被告会社，Ｂ工務店が得た経済的利益等の一切の事情に鑑みれば，かかる事情の下で，被告会社が消滅時効を援用するのは，信義則に反し，権利の濫用として許されないというべきである。
〔被告会社の主張〕
(1)〔原告の主張〕(1)のうち，本件特許出願当時，被告会社と原告との間で，職務発明についての契約，勤務規則その他の定めが存在しなかったことは認め，その余は否認ないし不知。
(2)〔原告の主張〕(2)，同(3)はいずれも否認ないし争う。８争点(8)（被告Ｂについて発明者名誉権侵害の不法行為が成立するか，成立するとした場合の原告の損害額）について
〔原告の主張〕
発明者は，特許権の帰属如何にかかわらず，人格権としての発明者名誉権を有するところ，被告Ｂは，本件特許発明につき，原告が発明者であるにもかかわらず，原告ではなく自らを発明者と記載して特許出願を行い，その旨の特許登録を受け，被告Ｂの氏名が特許証の発明者欄に記載されるに至った。上記行為は，原告の発明者名誉権を侵害する不法行為を構成する。かかる発明者名誉権侵害によって原告が被った精神的苦痛を慰謝するに相当な慰謝料は２００万円を下らない。
原告は，本件訴訟を代理人弁護士に委任したところ，被告Ｂの不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用は，少なくとも２０万円を下らない。よって，原告は，被告Ｂに対し，２２０万円及び継続的不法行為の直近日に当たる訴状送達の日である平成２３年８月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合よる遅延損害金の支払を求める。
〔被告Ｂの主張〕
否認し争う。
原告が本件特許発明の発明者でないことは，前記１〔被告らの主張〕(2)のとおりである。
原告の行動をみても，原告は，本件特許出願に先立つ平成１１年１月２２日頃，Ｇ弁理士に対し，自ら電話で，本件特許出願の願書に記載される発明者を被告Ｂにするよう伝えている（乙３）。また本件特許出願がなされた平成１１年１月２５日から本件訴訟が提起された平成２３年７月までの間，原告は，被告Ｂ，被告会社に対して，発明者が原告であるとの指摘や苦情を言ったことは一切ない。このような事情からすると，本件訴訟を提起するまで，原告自身も，本件特許の発明者でないことを自認していたことが明らかである。
したがって，自己が発明者であることを前提とする原告の主張は，そもそも失当であるばかりか，発明者名誉権に基づく主張をすることも，矛盾挙動であり，信義則上許されない。
９争点(9)（被告Ｂについて発明者名誉権侵害が成立するとした場合の，謝罪広告掲載の要否）について
〔原告の主張〕
前記８〔原告の主張〕のとおり，被告Ｂにつき，原告に対する発明者名誉権侵害が成立するところ，被告らが，住宅業界内において，本件特許発明につき，あたかも被告Ｂの発明であるかのように広告宣伝し，その旨誤信する建築業者も増えつつあること等に鑑みれば，民法７２３条に基づき，原告の名誉を回復させるため，業界紙たる「日本住宅新聞」（甲６，７）に被告Ｂの謝罪広告を掲載することが必要である。
〔被告Ｂの主張〕
否認し争う。
第４当裁判所の判断
１認定事実
証拠（甲１～８４，乙１～３１，原告本人，被告会社代表者兼被告Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
(1)本件特許発明に至る経緯及びＢ工務店，被告会社におけるセルロースファ
イバー断熱工法施工の経過等
ア原告は，昭和５８年１月に，島畑産業に入社して断熱工事に携わり，昭和６３年１２月まで同社に在籍した後，昭和６４年１月に吉水商事に入社し，断熱工事に携わった。〔乙１０〕


セルロースファイバーは，古紙を再利用した天然の木質繊維であり，米国においては昭和１５年頃から生産され，昭和５３年からは国内で十條製紙が生産を行っていたところ，セルロースファイバーを住宅建設の際の壁面の断熱材等として使用することについては，平成２年頃までには既に一般に知られていた。原告は，吉水商事に勤務中の平成２年頃，外壁と内壁との空間に，送風機でセルロースファイバーを吹き込み充填する方法を考案し，原告は，十條木材の施工機を真似て独自の施工機を設計し，そのころ，福井市の鉄工所に発注してこれを製造させた。〔甲２
３〕
吉水商事においては，この施工機を建築現場におけるセルロースファイバーの充填に用いていた。
イ原告は，吉水商事において，平成２年頃は，内張りシートに寒冷紗という木綿やナイロンなどをごく粗めに織った薄地の綿布を試していたが，目が粗いことからセルロースファイバーの粉塵がこの目を通り抜け，舞い上がる問題があった。そこで，原告は，平成３年頃，内張りシートにセーレン製の透湿防水シートを内壁側に張ってみたが，目が小さすぎて空気がうまく抜けず，シート自体が膨らんで外壁内に空気が溜まってしまい充填できなかった。原告は，セーレンに，一般の透湿防水シートをベースとして，適度に空気が抜け，粉塵が外壁の外へ流出しないように，改良を加えた試作品を作ってもらい，平成５年ないし６年頃，セルロースファイバー断熱工法に用いる内張りシートとして，「セルローズ専用内張りシート」（甲２７）を完成させた。その後，原告は，このシートに，格子柄を印刷することを着想した。
ウ平成６年２月２５日発行の日本住宅新聞には，「セルローズファイバーに防湿層は不要秋田工専のＤ教授が実験結果から提案」との見出しのもと，「今回のＤ教授の実験調査では調湿性能のあるＣＦ（判決注；上記「セルローズファイバー」を指す。）では，室内側に気密防湿層を施工しなくても内部結露せず，むしろ防湿層のない方が室内の湿度を調整して結露しやすい部分での結露の防止に役立つという見解を打ち出したことになる。」との記事が掲載されている。〔甲６〕
エ一方，被告Ｂは，平成５年,   オーエムソーラー協会の会員の会合に出席し，セルロースファイバー断熱材の特長等の説明を受け，その吹き込み工法の実演を見学し，Ｂ工務店が建築する住宅等にもその工法を採用しようと考えた。そこで，被告Ｂは，自宅の建築に当たり，吉水商事の行っているセルロースファイバーを吹き込む工法を採用することとし，Ｂ工務店は，被告Ｂの自宅を，その工法採用の一棟目とする方針とし，吉水商事から専用の施工機を購入し，セルロースファイバーも仕入れた。そして，被告Ｂは，平成５年１０月，吉水商事から施工指導を受け，セルロースファイバー吹き込み工法を習得することとして，Ｂ工務店に建築部ハウスボディ課に断熱施工班を設け，Ｅをその構成員として，吉水商事の指導を受けさせた。吉水商事からは，技術者として同社従業員のＦのほか，原告が来て，吉水商事の吹き込み機械の使用方法，外壁側にエアシートを設置し，内壁側に内張シートを設置すること，内張シートに複数の穴を開け吹き込み機械をセットして，吹き込み穴からセルロースファイバーを吹き込んで充填することを指導した。
このようにして，Ｂ工務店においては，建築する住宅等にセルロースファイバー吹き込み工法を採用することとし，同社の断熱施工班がその施工を行った。
オＢ工務店は，平成６年頃には，施工現場において，Ｅをして墨壺を用いて内張りシートの一定の高さに墨で線を入れさせ，吹き込み完了後に目張りとして内張りシートと同じ素材の生地を貼り付けさせるなどして，セルロースファイバー吹き込み工法を施工していたが，その後，この墨入れと目張りに関し，セルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高めるため，吹き込み穴を開ける位置や１回で吹き込む分量を床からの高さによって規律し，吹き込み穴を塞ぐなどの作業手順を標準化することを目指した。
カＢ工務店のＥが，平成７年頃行っていたセルロースファイバー吹き込み工法の作業手順は，以下のとおりである。
①まず，吹き込み穴を，壁面に対して縦に２箇所，横は幅に応じて１ないし複数の箇所に開けることとし，縦に開ける穴２箇所の高さを確定して墨壺を用いて横一直線に墨入れを行い，次に，床に近い墨線上にカッターで数ｃｍの穴を開け，その穴から専用の施工機のホースを差し込み，下方向に向けて適度にセルロースファイバーを充填し，ホースを抜いた後にガムテープ等で穴を塞ぐ。
②次に，天井に近い墨線上にカッターで数ｃｍの穴を開け，その穴から同様に吹き込みをし，全体にセルロースファイバーの充填が完了したらホースを抜き，吹き込み穴の目張りとして，内張りシートと同じ素材の帯状の生地を２本の墨線上に貼り付ける。
③その際，壁内のセルロースファイバーを必要な密度で充填するために，セルロースファイバーを吹き込みながら，吹き込み機械のホースの先端でセルロースファイバーを押さえる必要があるところ，ホースは柔軟性のあるプラスチック素材であることから吹き込み穴から離れすぎた場所のセルロースファイバーを押さえようとしてもうまく力が伝わらないため，床上から天井までの高さを４等分した際の床上より大体一つ目あたりを下穴の位置，床上から大体三つ目が上の穴の位置とする，というものであった。〔乙２２，３～４頁〕
キ被告Ｂは，Ｅらが，大工道具の墨壺を用いて内貼りシートの一定の高さに墨で線を入れ，吹き込み穴を塞ぐための帯状のシートで目張りを施しているのを見た上でこれにつき，Ｅから，吹き込み完了後の仕上がりを綺麗に見せるため，一定の高さの一直線上に吹き込み穴を開け，吹き込み完了後に目張りとして内張りシートと同じ素材の生地を貼り付けているとの説明を受けた。そこで，被告Ｂは，セルロースファイバー吹き込み工法の施工精度を高めるためには，吹き込み穴を開ける位置や１回で吹き込む分量を床からの高さによって規律し，吹き込み穴を塞ぐなどの作業手順を標準化することこそが重要であると思いついたと述べている。〔乙２４，５頁〕
ク被告Ｂは，平成７年１０月，原告をＢ工務店に採用し，ハウスボディ事業課を事業部に昇格させ，その事業部長に起用した。被告Ｂは，平成８年９月，Ｂ工務店ハウスボディ事業部のうち事業部長である原告と断熱施工班のみを被告会社に移管した。
ケ被告会社は，平成９年３月１４日，財団法人建材試験センターに沈降化実験を依頼し，同年５月１５日付けで，セルロースファイバーの平均密度６０ｋｇ／ｍ３で，沈降が認められないとの結果を得たとする試験成績書の交付を受けた。〔乙７〕。


コ被告会社は，セルロースファイバー吹き込み工法について，財団法人住宅・建築省エネ   ルギー機構の定める「省エネルギー建築   技術評定要領」に基づく評定である新省エネ基準の認定等各種認定を取得することを目指す方針を掲げ，同機構にデコスドライ工法に係る評定審査を申請したところ，同財団法人の材料・施工評価委員会は，同財団法人に対し，平成９年１１月１日，セルロースファイバーを平均密度５０～６０ｋｇ／ｍ３で充填するデコスドライ工法が新省エネ基準に適合する旨の報告を行った。その評定項目の「ハ施工方法，(2)結露防止等」の「性能等」には，「外壁等にはエアーシートを施工し，一般的には透湿防水の役割を持たせ，室内側は，通気性のある内張りシートの更に室内側に防露のための防湿シートを施工している。また取り付けのためのステープルは十分な間隔で行われ，防露対策として問題はない。」との記載があり，吹き込み作業を含む施工作業に関する事   項について，「施工マニュアル」が作成されていることが記載されている。〔乙８の１〕その結果，被告会社のデコスドライ工法は，同年１２月１日付けで，「省エネ機・評定第３５１号」（天井）及び「省エネ機・評定第３５２号」（壁・床）として，それぞれ評定を得た。〔乙８の２〔天井〕，３
〔壁・床〕〕
サ被告会社は，後記(2)のとおり，平成１１年１月２５日，本件特許発明の出願をした。
シ被告会社が，平成１１年１月２７日付けで，越智産業との間で締結した取引基本契約には，以下の記載がある。〔「デコスドライ工法販売取引
基本契約書」，乙３０〕
「第２条（用語の定義）
この契約における用語の定義は次の通りとする。
１．『デコスドライ工法』とは，乙（判決注；被告会社）の申請に基づき，財団法人住宅・建築省エネルギー機構が同機構の定める省エネルギー建築技術評定要領（昭和６２年５月２日制定）により，省エネルギー   認定工法評   定第３５１号   『デコスド   ライ工法（   天井）』同３５２号『デコスドライ工法（壁・床）』として認定した，セルロースファイバー乾式吹き込み断熱・防露調湿・防音材施工工法を言う。」
スその後，被告会社は，平成１２年９月１１日にも，省エネ機構の定める「省エネルギー建築技術評定要領」に基づく評定である省エネ基準に関する評定を得た。〔甲３７〕
セ平成１９年７月１３日に被告会社が本件特許発明について特許登録を受けると，自社のホームページにおいて，   「デコスドライ工法で特許取得」として紹介した。〔甲１１〕
ソ原告は，平成２１年５月１５日，被告会社の取締役を退任し，平成２２年８月頃，地産エコ断熱協会を設立し，独自にセルロースファイバー断熱材の施工工事を行うようになった。〔乙２４〕
タ被告会社が，平成２３年１０月１日付けで，訴外株式会社沼田アルミとの間で締結した取引基本契約には，以下の記載がある。〔「デコスド
ライ工法施工代理店基本契約書」，乙３１〕
「第３条（契約商品及びデコスドライ工法）
・・・
２．デコスドライ工法とは，以下の特許権及び認定乃至は評定により認められた権利の実施権を含んだセルロースファイバー乾式吹き込み断熱・防露・防音工法をいう。
１）建物の断熱・防音工法に関する特許第３９８２９３５号２）住宅の品質確保の促進などに関する法律第５８条第１項の規定に基づき，日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し，評価方法基準に従った方法に代わるものであることを認定した特別評価方法認定８２６『結露の発生を防止する対策に関する基準に代わる構造方法に応じて評価する方法』３）財団法人建築環境・省エネルギー機構が認定した次世代省エネ基準評定第（２）５１１－１号『デコスドライ工法（天井・壁・床・屋根）』」
(2)本件特許の出願経過等
ア原告及び被告Ｂは，本件特許発明の出願に関し，平成１１年１月９日，本件特許申請の代理人となるＧ弁理士と面会した。原告と被告Ｂは，Ｇ弁理士に本件特許発明の概要を説明した後，出願人を被告会社とすることとしたが，Ｇ弁理士から発明者を誰とするかを問われた際，原告と被告Ｂではあるが，その場では即答せず，後に連絡することとした。〔乙２，３，
１２〕
イ被告Ｂは，被告代表者として，同年１月１１日，Ｇ弁理士を本件特許発明の出願代理人とすべく，委任状を作成した。〔乙４〕ウ同月２２日頃，原告は，Ｇ弁理士に対し，電話で，本件特許発明の出願に係る特許願に記載する発明者を，被告Ｂのみとするよう，指示した。
〔乙３，１２〕
エ同月２５日，被告会社は，Ｇ弁理士を通じ，本件特許発明の出願をし〔乙１４〕，平成１２年８月２日には，出願公開がされた。〔甲１２〕オ被告会社は，その後審査請求を行わないでいたが，審査請求期間の満了が近くなってきたことから，平成１７年２月７日に審査請求を行ったところ，平成１９年１月１５日に拒絶理由通知（甲２９）を受けた。カＧ弁理士は，同月２５日付けで被告会社に対し，後記２(4)ア記載のとおりの書面を送付し，これに対する被告会社側の対応につき，原告と相談した。その結果，被告会社は，Ｇ弁理士を通じ，平成１９年３月１２日に意見書（甲３３，乙１６の２）を提出するとともに，本件補正を行った。なお，被告Ｂは，本件補正に係る手続きには関与していない。〔原告尋問
調書１２頁〕
キ被告会社は，平成１９年５月２９日に特許査定を得て，平成１９年７月１３日に特許登録がされた。〔乙１７，１８〕
ク原告は，本件訴訟提起までの間に，被告Ｂが発明者とされたことについて，異議ないし苦情等を述べたことはない。〔乙２４，被告Ｂ尋問調書６
～７頁〕
２本件特許発明の技術的意義
(1)当初明細書の記載内容
当初明細書には，以下の記載がある。〔乙１４〕
「【請求項１】建物の外壁又は床の内部に木質繊維を施工することにより外壁又は床の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法
であって，


外壁又は床の内部に通気性のシート又は板により両側から挟まれた空間を形成し，この空間内に，１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度になるように，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を充填させる，ことを特徴とする建物の断熱・防音工法。
【請求項２】建物の外壁内に木質繊維を施工することにより外壁の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法であって，外壁内に，柱又は間柱を介して互いに対向する透湿防水性エアシートと通気性内張りシートとを備えると共に，前記のエアシートと内張りシートとに挟まれた空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填するために必要な量の接着剤を含まない乾燥した木質繊
維を用意し，
前記量の木質繊維を，前記内張りシートに形成された穴から前記空間内に，送風により吹き込むことにより，前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で木質繊維を充填させる，ことを特徴とする建物の断熱・防音工法。
【請求項３】請求項２において，前記内張りシートの穴から木質繊維を吹き込む工程は，まず，内張りシートの中央より下方に形成された第１の穴から下方に向かって前記の予め用意した木質繊維の全量の中の約３分の１の量を吹き込み，次に，前記内張りシートの中央より上方に形成された第２の穴から下方に向かって前記の木質繊維の全量の中の約３分の１の量を吹き込み，その後，前記第２の穴から上方に向かって前記の木質繊維の残りの量を吹き込む，ことを特徴とする建物の断熱・防音工法。
【請求項４】建物の外壁内に木質繊維を施工することにより外壁の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法であって，外壁内に，柱又は間柱を介して互いに対向する透湿防水性エアシートと通気性内張りシートとを備えると共に，前記のエアシートと内張りシートとに挟まれた空間内に木質繊維を１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度までモーターにより吹き込み充填したときにその回転が抵抗で止まってしまうような回転力を有するモーターを予め用意し
ておき，
前記モーターによる送風を利用して，前記木質繊維を，前記内張りシー
トの穴から前記空間内に吹き込むようにし，
前記空間内への木質繊維の吹き込み密度が１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度に達して前記モーターの回転が止まってしまったとき，前記木質繊維の吹き込みを停止するようにした，ことを特徴とする建物の断熱・防音工法。」
(2)拒絶理由通知の備考欄の記載内容
平成１９年１月１５日付け拒絶理由通知書に記載された拒絶理由は前記第２，１(4)記載のとおりであるが，備考として，以下の記載がある。〔甲２
９〕
「引用文献１には，グラスウールやセルロースファイバーなどの繊維状断熱材をバインダーを介さずに，充填密度を４５ｋｇ／ｍ３以上で充填する建物の断熱・防音工法が記載されている（図１を参照）。また，段落【０００９】には，断熱壁は仕切１（本願の請求項２の間柱に相当）をパネル２で挟んで形成される空間に断熱材を充填する構成が記載されている。
引用文献２には，断熱防音基材１を挟む透湿性，防水性，防風性を有するシートの構成が記載されている（第２図を参照）。
充填密度を４５ｋｇ／ｍ３以上との数値範囲を，約５０～６０ｋｇ／ｍ３と限定することに，進歩性は認められない。また，５０，６０の各数値における臨界的意義の際だった効果も認められない。」
(3)引用文献１ないし３の記載内容
引用文献１ないし３には，それぞれ，以下の記載がある（下線は判決で付記）。〔甲３０，６９，７０〕
ア引用文献１
・発明の名称：断熱壁及び断熱材吹き込み工法
・公開日：平成９年２月４日
・特許請求の範囲の記載
「【請求項１】内部に繊維状断熱材をバインダーを介さずに充填してなる断熱壁において，前記繊維状断熱材の平均繊維径は５．７μｍ以下で，充填密度は４５ｋｇ／ｍ３以上であることを特徴とする断熱壁。【請求項２】内部に繊維状断熱材をバインダーを介さずに充填してなる断熱壁において，前記繊維状断熱材の平均繊維径は４．０μｍ以下で，充填密度は３５ｋｇ／ｍ３以上であることを特徴とする断熱壁。【請求項３】壁体内の空間に，平均繊維径が５．７μｍ以下の繊維状断熱材を見かけ密度を１８．０ｋｇ／ｍ３以上としてバインダーを介さずに圧縮空気とともに吹き込むようにしたことを特徴とする断熱材吹き込み工法。
【請求項４】壁体内の空間に，平均繊維径が４．０μｍ以下の繊維状断熱材を見かけ密度を７．０ｋｇ／ｍ３以上としてバインダーを介さずに圧縮空気とともに吹き込むようにしたことを特徴とする断熱材吹き込み工法。」
・発明の詳細な説明の記載
「【０００２】
【従来の技術】従来から，グラスウール，ロックウール，セルロースファイバーなどの繊維状断熱材を壁体内に充填した断熱壁が広く用いられている。
【０００３】上述した断熱壁にあっては，経時的に壁体に作用する振動によって壁体内に充填した断熱材の沈み込みが発生する。このような断熱材の沈み込みを防止する工法として，米国特許第４，４８７，３６５号公報或いは米国特許第４，５３０，４６８号公報に開示される工法が知られている。この工法は，施工現場に設置した吹き込み機の中に断熱材を投入して解砕し，これをホースを介して壁体内にブロワーにて吹き込む際に，ホース先端に設けたノズルからバインダー（接着剤）を供給し，バインダーとともに繊維状断熱材を壁体内の空間に吹き込むようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】上述した工法によれば，バインダーにて繊維状断熱材同士が結合するので，断熱材の沈み込みは生じないが，バインダーの乾燥に夏期であれば１日，冬期であれば２日必要となり，更にバインダーを噴出するノズル内にバインダーが少しづつ残留し，これに繊維状断熱材が付着し，ノズルの詰りが発生する。
【０００５】


【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため，本発明に係る断熱壁は内部に繊維状断熱材をバインダーを介さずに充填し，しかも繊維状断熱材の平均繊維径が５．７μｍ以下の場合には充填密度が４５ｋｇ／ｍ３以上となるようにし，平均繊維径が４．０μｍ以下の場合には充填密度が３５ｋｇ／ｍ３以上となるようにした。【０００６】また，上記断熱壁を製造するための断熱材吹き込み工法は，平均繊維径が５．７μｍ以下の繊維状断熱材を壁体内の空間に吹き込む場合には，ブローイング時の見かけ密度を１８．０ｋｇ／ｍ３以上とし，平均繊維径が４．０μｍ以下の繊維状断熱材を壁体内の空間に吹き込む場合には，ブローイング時の見かけ密度を７．０ｋｇ／ｍ３以上とした。
【０００７】
〔発明の詳細な説明〕
【作用】壁体内に充填する繊維状断熱材の平均繊維径を小さくすることにより，同じ吹き込み密度で吹き込んだ場合でも平均繊維径の大きなものより，繊維同士の絡み合いの度合いが強くなり，振動に対しての抵抗力が大きくなる。」
「【０００９】断熱壁は仕切１…（判決注；ママ）をパネル２…（判決注；ママ）で挟み込んで形成される空間に断熱材としてのグラスウール３を充填している。上記空間にグラスウール３を充填するには，図２に示すように，一方のパネルを外し，その部分をネット５で覆い，このネット５に穴をあけ，この穴を介して吹き込み機から伸びるホース４の先端を充填空間に臨ませ，圧縮空気によってグラスウール３を空間内に吹き込む。この後，外しておいたパネルを取り付ける。」
「【００１１】ここで，建造物に経時的に与えられる振動は交通振動が主たるものであり，幹線道路のような厳しい環境を基準にした振動レベル８０％上限値は５０ｄＢ前後であるが，実験ではピーク値６３ｄＢに更に家屋による振動増幅量として５ｄＢを加えて６８ｄＢとした。また，幹線道路での振動の原因となる大型車の通交量は６７台／１０分とした。この場合，大型車１台当りの暴露時間を２秒とすると，１日当りの暴露時間は５．４時間となる。即ち，６８ｄＢを５．４時間連続で加振した場合が１日の振動量となり，加振の理論によれば，７８ｄＢを５．４時間連続で加振することで１０日分，８８ｄＢを５．４時間連続で加振することで１００日分の振動量に相当し，このようにして１５年分の振動量に相当する振動量を短時間のうちに断熱壁に与え，断熱材の沈み込みを調べた。実験結果を以下の（表１）に示す。」
「【００１５】
【発明の効果】以上に説明したように，本発明にあってはバインダーを用いずに繊維状断熱材を充填しているため，バインダー乾燥のための養生期間が不要となり，断熱材を噴出するホースの先端にバインダーが残ることもなく，したがってホース先端において断熱材がバインダーに付着して詰りを生じることもない。
【００１６】また，繊維状断熱材の繊維径が５．７μｍ以下の場合には充填密度を４５ｋｇ／ｍ３以上とし，繊維状断熱材の繊維径が４．０μｍ以下の場合には充填密度を３５ｋｇ／ｍ３以上としたので，経時的な断熱材の沈み込みを防止できる。更に，繊維径が５．７μｍ以下の繊維状断熱材を壁体内に吹き込む場合には，見かけ密度を１８．０ｋｇ／ｍ３以上とし，繊維径が４，．０（判決注；ママ）μｍ以下の繊維状断熱材を壁体内に吹き込む場合には，見かけ密度を７．０ｋｇ／ｍ３以上とすることで，それぞれ充填密度が４５ｋｇ／ｍ３以上，または３５ｋｇ／ｍ３以上の断熱壁を得ることができる。」
・図面の簡単な説明の記載
「【図１】本発明に係る断熱壁の一部を切欠して示した正面図」
・図１の記載
イ引用文献２
・考案の名称：断熱防音材
・公開日：平成２年１１月７日
・実用新案登録請求の範囲の記載
「１．断熱防音基材の表面に透湿性，防水性及び防風性を有するシートを被覆形成してなる断熱防音材。」
・考案の詳細な説明の記載
「透湿性シート，不織布，織布に使用の熱可塑性樹脂は，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリ塩化ビニル，ポリスチレン又は，ポリエステル等である。透湿性シートとする為に熱可塑性樹脂に添加する充填剤としては，炭酸カルシウム，タルク，シリカ，珪藻土，硫酸バリウム，酸化チタン等の無桟質のもの，籾穀粉，デンプン，木粉，パルプ粉等の有機質のもの或は前記無機質と有機質の充填剤を混合したものが用いられる。透湿性シート，不織布，織布及びこれらを組合せたものの透湿度としては１０００ｇ／ｍ２・２４ｈ（ＪＩＳＺ０２０８の試験方法）以上の透湿性能を有することが好ましい。
もし透湿度が１０００ｇ／ｍ２・２４ｈ未満であれば室内の水蒸気を含んだ空気が壁を通って屋外へ流出する時透湿性の悪さにより壁体内に水蒸気を含んだ空気が滞留して壁体内結露が発生する場合がある。断熱防音基材１と透湿性，防水性及び防風性を有するシート２を被覆形性する方法としては防水シートの透湿性をそこなわないように部分的な接着又はステイプラーによるものが好適である。又，前記断熱防音基材への透湿性，防水性及び防風性を有するシートの被覆形性は第１図乃至第３図に示す如く，断熱防音基材の表面及び側面，両表面又は一方の表面に行うことができる。」（明細書３頁１１行～４頁１６行）
・図面の簡単な説明の記載
「２は透湿性，防水性及び防風性を有するシートである。」（明細書５頁１７行～１８行）
・図２の記載
ウ引用文献３
・考案の名称：セルローズファイバーによるコンクリート結露防止工法
・公開日：昭和６３年４月６日
・実用新案登録請求の範囲の記載
「１コンクリート体(1)にスクリューパッキン(3)を取り付け，同時に間隔各に仕切り板(6)を接着，石膏ボード(2)を釘又はネジ(4)により，スクリューパッキンに取り付け，石膏ボードに所定間隔の吹き込み穴(7)をあけ，セルローズファイバーを吹き込み充てんする。セルローズファイバーによるコンクリート結露防止工法。」
・考案の詳細な説明の記載
「従来の工法の以上のような問題点を解決するために，この考案では，１結露防止材にセルローズファイバー(5)防燃性（十条製紙製造）を用いる。


２ＧＬボンド(8)に換えて，コンクリートと石膏ボードの接合にスクリューパッキン(3)実用新案登録出願中を使用。
３仕切り板（押し出し発泡材で作る一辺が２０ミリ×２０ミリ位の棒状）により，セルローズファイバーの吹込圧力を均等にする。４熟練の要する部分がないので比較的に，経験の浅い人でも施工することができる。
５以上の工法により安価に出来る。
（実施例）
この考案の実施例を説明する。
設計に基ず（判決注；ママ）いた割付図によりコンクリート体(1)に墨出しをする。墨出しに従いスクリューパッキン(3)をボンド又は，コンクリート釘にて取り付けする，同時に仕切り板(6)をボンドにて貼り付けする，石膏ボード(2)を釘又はネジ(4)にてスクリューパッキン(3)に取り付けする。石膏ボード(2)に等間隔の吹き込み穴(7)をあける，最後にセルローズファイバー(5)を吹き込みすれば完成する。」（明細書５頁１１行～６頁１３行）
・図面の簡単な説明の記載
「第１図は，本考案の断面図，第２図は，本考案の概略のレイアウト，
…」（明細書７頁６行～７行）
・第１図
・第２図
(4)本件補正に至る経緯
アＧ弁理士は，上記拒絶理由通知を受領し，被告会社に対し，平成１９年（２００７年）１月２５日付け「貴社特許出願『建物の断熱・防音工法』（特願平１１－１５８３１弊所File   No.Ｐ２８５ＤＣＳ）に対する拒絶理由通知』についての弊所コメント：」と題する書面を送付した。その内容は，以下のとおりである。〔乙１５〕
「・・・
(3)上記(2)の検討結果より，本願発明の請求項〔判決注；当初明細書の請求項，以下同じ。〕１のアイデアは引用文献１にほぼ開示されていると思います。また，本願発明の請求項４のアイデアは引用文献４にほぼ開示されていると思います。
しかしながら，引用文献２は『ロックウールマットなどの断熱防音基材の両表面を透湿・防水シートで被覆する』というだけですので，請求項２のアイデア（木質繊維を吹き込む空間を透湿・防水シートや通気シートで仕切るというアイデア）は十分に開示されていないと思います。
また，引用文献３のアイデアは『セルロースファイバーを吹き込むための穴を上下に２箇所，石膏ボードに設けている』というだけですので，請求項３のアイデア（最初に下方に穴を開けて吹き込み，その後に上方に穴を開けて吹き込むというアイデア）は十分には開示されていないと思います。
ただ，請求項２のアイデア（木質繊維を吹き込む空間を透湿・防水シートや通気シートで仕切るというアイデア）は，単独では少し弱いと思います（外壁の内部に透湿・防水シートや通気シートを配置することは多いので）。そこで，請求項２のアイデアと請求項３のアイデアとを組み合わせることにより，進歩性が認められて特許査定を得られる可能性があるのではないかと思います（ただ，進歩性が認められず拒絶査定になる可能性もあると思います。私としては，大体６０～７０％程度は可能性があるのでは，と思います）。
２．今後のご提案
上記１の(3)で述べたような現在の請求項２と請求項３のアイデアを組み合わせた内容の発明を新たな請求項１とする『補正書』を提出すると共に，そのような内容の発明の進歩性を主張する『意見書』を提出するようにすれば，本願発明について特許が認められる可能性はある（可能性といっても，上記のように，大体６０～７０％という，少し微妙なところですが）と私は思います。」
イ被告会社は，平成１９年３月１２日付けで，上記Ｇ弁理士の意見に沿い，当初明細書の請求項２及び３を組み合わせる形で新たに請求項１とし（その内容は，第２，１(5)記載のとおり。），その余の請求項である当初明細書の請求項１及び４を実質的に削除する内容を含む本件補正を行った。
〔乙１６の１〕
すなわち，本件補正の内容は，特許請求の範囲について，当初明細書の請求項１ないし４に関する補正を行うほか，発明の詳細な説明の記載については，当初明細書の段落【０００５】の記載を変更し，同【０００６】ないし同【０００８】を削除するというものである。
なお，本件補正により変更，削除される前の，当初明細書の段落【０００５】ないし【０００８】の記載は，以下のとおりであり，本件明細書の内容は，以下の当初明細書の段落【０００５】ないし【０００８】の記載を除き，当初明細書の記載と同一である（下線は判決で付記）。
「【０００５】
【課題を解決するための手段】
以上のような課題を解決するための本発明による建物の断熱・防音工法は，建物の外壁又は床の内部に木質繊維を施工することにより外壁又は床の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法であって，外壁又は床の内部に通気性のシート又は板により両側から挟まれた空間を形成し，この空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度になるように，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を充填させるようにした，ことを特徴とするものである。なお，本明細書において，『（接着剤を含まない）乾燥した木質繊維』とは，『従来の接着剤が混合されて湿った木質繊維のように施工後に所定の乾燥時間を置く必要がない，吹き込み施工後にそのまま直ちに次の工程に移れるような程度・状態に乾燥している木質繊維』という意味合いである。
【０００６】また，本発明による建物の断熱・防音工法においては，建物の外壁内に木質繊維を施工することにより外壁の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法であって，外壁内に，柱又は間柱を介して互いに対向する透湿防水性エアシートと通気性内張りシートとを備えると共に，前記のエアシートと内張りシートとに挟まれた空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填するために必要な量の接着剤を含まない乾燥した木質繊維を用意し，前記量の木質繊維を，前記内張りシートに形成された穴から前記空間内に，送風により吹き込むことにより，前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で木質繊維を充填させるものである。


【０００７】また，本発明による建物の断熱・防音工法において，前記内張りシートの穴から木質繊維を吹き込む工程は，まず，内張りシートの中央より下方に形成された第１の穴から下方に向かって前記の予め用意した木質繊維の全量の中の約３分の１の量を吹き込み，次に，前記内張りシートの中央より上方に形成された第２の穴から下方に向かって前記の木質繊維の全量の中の約３分の１の量を吹き込み，その後，前記第２の穴から上方に向かって前記の木質繊維の残りの量（全量の中の約３分の１）を吹き込むものであることが望ましい。【０００８】さらに，本発明による建物の断熱・防音工法は，建物の外壁内に木質繊維を施工することにより外壁の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法であって，外壁内に，柱又は間柱を介して互いに対向する透湿防水性エアシートと通気性内張りシートとを備えると共に，前記のエアシートと内張りシートとに挟まれた空間内に木質繊維を１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度に達するまでモーターにより吹き込み充填したときにモーターの回転が抵抗で止まってしまう（空間内への空気の送り込みの抵抗が大きくなりモーターの回転力を越えてしまう）ような回転力（トルク）を有するモーターを予め用意しておき，前記モーターによる送風を利用して，前記木質繊維を，前記内張りシートの穴から前記空間内に吹き込むようにし，前記空間内への木質繊維の吹き込み密度が１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度に達して前記モーターの回転が止まってしまったとき，前記木質繊維の吹き込みを停止するようにしたものである，ことが望ましい。」
ウまた，被告会社は，平成１９年３月１２日付けで，上記Ｇ弁理士の意見に沿う内容の意見書を提出したが，同意見書の内容のうち，「第３本願発明の進歩性について（その１）」及び「第４本願発明の進歩性について（その２）」には，以下の記載が   ある（下線は原文に付記）。
〔乙１６の２〕
・「第３本願発明の進歩性について（その１）」
「１．本願発明では，（ａ）外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートを配置することにより，前記柱又は間柱，前記エアシート，及び前記内張りシートにより仕切られた空間を形成する外壁内空間形成工程と，（Ｂ）前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記内張りシートの面積と前記柱又は間柱の厚さとから規定される前記空間の容積に基づいて，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填するために必要な前記木質繊維の量を算出する木質繊維量算出工程と，（ｃ）前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記木質繊維量算出工程の後に，前記木質繊維量算出工程で算出された量の，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を，前記空間内に吹き込むための専用の施工機にセットする木質繊維セット工程と，をその特徴的構成として採用している。・・・４．以上のように，本願発明では，上記（ａ）（Ｂ）及び（ｃ）の構成により，上記のような『充填作業前にパネル２を取り外してネット５を配置して，充填作業後   にネット５を取り外して   パネル２を設置する』という極めて煩雑な作業を不要にできるという顕著な効果が得られるのであり，このような効果は，引用文献１，２からは全く予想できないものである。」
・「第４本願発明の進歩性について（その２）」
「１．本願発明では，（ｄ）前記内張りシートの中央より下方の位置であって床上から５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第１の吹き込み穴を形成する第１の吹き込み穴形成工程と，（ｅ）前記第１の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第１吹込み工程と，（ｆ）前記内張りシートの中央より上方の位置であって床上から１５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第２の吹き込み穴を形成する第２の吹き込み穴形成工程と，（ｇ）前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第２吹込み工程と，（ｈ）前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の上方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第３吹込み工程と，をその特徴的構成として採用している。
２．上記のような（ｄ）（ｅ）（ｆ）（ｇ）及び（ｈ）の構成は，本件拒絶理由通知で引用された各引用文献には全く開示も示唆もない。
・・・
５．以上の   ように，本   願発明の上記   （ｄ）（ｅ）   （ｆ）（ｇ   ）及び（ｈ）の構成，及び，この構成による上記のような木質繊維を吹き込むとき，吹き込むための風圧により，吹き込んだ木質繊維の一部が，『他の穴』から作業者の側（部屋の内部）に『逆流』して噴出してしまい，それが作業者による作業の支障になってしまったり，部屋の内部を汚したり，木質繊維の充填状態の品質を損なってしまうなどの不都合を防止することができるという顕著な効果は，引用文献１，２，３などからは全く予想することができない。」
(5)本件特許発明の記載内容
本件明細書には，以下の記載がある（下線は判決で付記）。
「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は，住宅などの建物の外壁や床の断熱・防音工法に関する。
【０００２】
【従来の技術】


従来より，新聞紙などの古紙を粉砕して難燃・防燃処理（例えばホウ素系薬品を混入）及び撥水処理したセルロ   ースファイバー（天然木質繊維）に接着剤を混入したもの（接着剤の混入により湿った状態になっているもの）を，断熱材・吸音材として使用することが行われている。この場合，前記の接着剤を混入したセルロースファイバーを壁や床に接着して行くことにより隙間のない連続的な断熱・防音層を形成し，これにより壁や床の断熱・防音性能を向上させることが期待されている。なお，前述のように従来のセルロースファイバーを使用した断熱・防音工法がセルロースファイバーに接着剤を混入させたものを使用しているのは，特に外壁にセルロースファイバーを施工する場合に，接着剤を混入しないままセルロースファイバーを外壁の中に収納すると，時間の経過と共にセルロースファイバーが自重により沈降してしまうという不都合があるためである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，前述のような従来の建物の断熱・防音工法においては，セルロースファイバーに接着剤を混入させて湿らせているため，例えば外壁にセルロースファイバーを施工した後に前記接着剤が乾燥するまでの期間は内壁用ボードの内張りなどの施工ができないため，全体の施工効率が低下してしまうという問題がある。また，前記のセルロースファイバーに混入される接着剤から発する化学物質がアレルギー性疾患などを有する居住者の健康に悪影響を与えると可能性もある。
【０００４】
本発明はこのような従来技術の問題点に着目してなされたものであって，外壁などに木質繊維を施工した後に直ちに内壁用ボードの施工などを可能にして全体の施工効率を高めることができると共に，アレルギー性疾患などを有する居住者の健康に悪影響を与えることが無い建物の断熱・防音工法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
以上のような課題を解決するための本発明による建物の断熱・防音工法は，建物の外壁内にセルロースファイバーなどの木質繊維を施工することにより外壁の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音工法であって，外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートであって高さが床上から２ｍの内張りシートを配置することにより，前記柱又は間柱，前記エアシート，及び前記内張りシートにより仕切られた空間を形成する外壁内空間形成工程と，前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記内張りシートの面積と前記柱又は間柱の厚さとから規定される前記空間の容積に基づいて，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填するために必要な前記木質繊維の量を算出する木質繊維量算出工程と，前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記木質繊維量算出工程の後に，前記木質繊維量算出工程で算出された量の，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を，前記空間内に吹き込むための専用の施工機にセットする木質繊維セット工程と，前記内張りシートの中央より下方の位置であって床上から５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第１の吹き込み穴を形成する第１の吹き込み穴形成工程と，前記第１の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第１吹込み工程と，前記内張りシートの中央より上方の位置であって床上から１５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第２の吹き込み穴を形成する第２の吹き込み穴形成工程と，前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第２吹込み工程と，前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の上方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第３吹込み工程と，を含み，以上により，前記空間内に木質繊維を１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填させるようにした，ことを特徴とするものである。なお，本明細書において，『（接着剤を含まない）乾燥した木質繊維』とは，『従来の接着剤が混合されて湿った木質繊維のように施工後に所定の乾燥時間を置く必要がない，吹き込み施工後にそのまま直ちに次の工程に移れるような程度・状態に乾燥している木質繊維』という意味合いである。」
「【００１０】前記セルロースファイバー７は，新聞紙などの古紙が粉砕されて形成される天然木質繊維であり，難燃・防燃処理（例えばホウ素系薬品を混入）及び撥水処理されているが，従来のように接着剤は含まれていないため施工前から乾いた状態になっている。また前記セルロースファイバーは，解繊された綿状のもので，施工に不適当な塊及び異物が混入されていないものである。その施工厚さは，吹き込み量により任意に定めることができる。その熱伝導率は平均して約０．０３３ｋｃａｌ／ｍ・ｈ・℃ａｔ２５℃であり，優れた断熱性能を有している。また，吸音材としても優れた性能を有している。また，その平均吸湿性は１３．３％（４０～８０％ＲＨにおける水分は５～１５％）である。さらに，天然木質繊維のセルロースファイバーは，周囲の状況に応じて水分を吸ったり吐いたりするので，この吸放湿性が適度な湿度をもたらし結露を防ぐ作用を有している。」
「【００１３】次に，前記のエアシート５と内張りシート６と各間柱２とで仕切られたある空間について，その空間を仕切っている内張りシート５の中央より下方の位置（例えば，内張りシート５の縦方向の長さすなわち高さが床上２ｍのときは，その中央の床上１ｍの高さより下方の床上５０ｃｍの位置）に吹き込み用ホースを挿入するための吹き込み穴を形成する（ステップＳ４。図３の穴６ａを参照）。そして，この穴６ａに専用のブローイング施工機のホースを差し込んで，そのホースを下方に向けて，モーター駆動による送風により，セルロースファイバーを，前記ホースから下方に向けて吹き込んでいく（ステップＳ５）。そして，このステップＳ５では，前記ステップ３で予め用意しておいたセルロースファイバーの全体量の約３分の１まで吹き込んだとき，吹き込みを停止する。


【００１４】次に，前記のエアシート５と内張りシート６と各間柱２とで仕切られた前記の空間について，その空間を仕切っている内張りシート５の中央より上方の位置（例えば，内張りシート５の縦方向の長さすなわち高さが床上２ｍのときは，その中央の床上１ｍの高さより上方の床上１５０ｃｍの位置）に吹き込み用ホースを挿入するための吹き込み穴を形成する（ステップＳ６。図３の穴６Ｂを参照）。そして，この穴６Ｂに施工機のホースを差し込んで，そのホースを下方に向けて，モーター駆動による送風により，セルロースファイバーを，前記ホースから下方に向けて吹き込んでいく（ステップＳ７）。前記穴６Ｂから下方に向けてセルロースファイバーを吹き込む量が前記ステップＳ３で予め用意しておいた全体量の約３分の１程度となったとき，吹き込みを停止する。次に，前記穴６Ｂにホースを差し込んだまま，ホースの先端を上方に向けて，残りのセルロースファイバーの全量（前記の全体量の約３分の１の量）のセルロースファイバーを吹き込む（ステップＳ８）。【００１５】本実施形態１では，以上のように，セルロースファイバーの吹き込みを，図３の下方の穴６ａから下方へ向けての全体の約３分の１の量の吹き込みと，図３の上方の穴６Ｂから下方へ向けての全体の約３分の１の量の吹き込みと，前記穴６Ｂからの上方へ向けての残りの量（全体の約３分の１の量）の吹き込みとの３つの段階に分けて行うようにしているので，前記外壁内の前記空間の全体に，セルロースファイバーが均等な密度になるように吹き込むことができる。」
(6)上記(1)ないし(5)の事実によれば，本件特許発明の技術的意義について，以下のとおり認められる。
ア前記(1)のとおり，当初明細書の請求項１には，「外壁又は床の内部に通気性のシート又は板により両側から挟まれた空間を形成し，この空間内に，１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度になるように，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を充填させる，ことを特徴とする」と記載されており，また，上記(4)イのとおり，出願当初明細書に記載され，本件補正により削除された発明の詳細な説明の段落【０００５】の下線部にも，上記の内容が課題解決の特徴的部分であると記載されていることも考慮すると，出願当初明細書の段階においては，「外壁又は床の内部に通気性のシート又は板により両側から挟まれた空間を形成」すること，及び，「１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度になるように，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を充填させること」が，当初明細書の請求項１に係る発明の特徴的部分として捉えられていたものと認められる。
また，当初明細書の請求項２は，外壁内に透湿防水性エアシートと通気性内張りシートとを備え，これに挟まれた空間内に当初明細書の請求項１の吹き込み密度で木質繊維を充填させることを，さらに，当初明細書の請求項３は，木質繊維を吹き込む工程について，内張りシートの中央より下方に形成された第１の穴から下方に向かって予め用意した木質繊維の全量のうちの約３分の１の量を吹き込み，次に，内張りシートの中央より上方に形成された第２の穴から下方に向かって木質繊維の全量のうちの約３分の１の量を吹き込み，その後，第２の穴から上方に向かって木質繊維の残りの量を吹き込むことをそれぞれ特徴とするものであったことが，それぞれの請求項の記載内容から認められる。なお，当初明細書の請求項４は，木質繊維をモーターにより吹き込み充填することを特徴とするものであったところ，本件補正により実質的には削除されている。
イそして，前記(3)アによれば，拒絶理由通知に示された引用文献１には，「セルロースファイバーを含む繊維状断熱材をバインダーを介さずに充填密度が４５ｋｇ／ｍ３以上となるように壁体内の空間に充填する」構成が開示されていることから（上記(3)ア下線部分），上記(2)の拒絶理由通知記載のとおり，充填密度４５ｋｇ／ｍ３以上との数値範囲を当初明細書の請求項１の約５０～６０ｋｇ／ｍ３と限定することについては格別の臨界的意義も認められないというべきであるところ，本件補正と同時に提出された平成１９年３月１２日付け意見書（乙１６の２）においても，上記約５０～６０ｋｇ／ｍ３との数値範囲とすることについての格別の記載も，拒絶理由通知に対する反論もない。
そうすると，本件特許発明において，「接着剤を含まない乾燥した木質繊維を前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填する」構成は，公知技術であり，本件特許発明の特徴的部分とはいえないと認めるのが相当である。
ウ一方，前記(3)イによれば，引用文献２には，断熱防音基材の表面に透湿性，防水性及び防風性を有するシートを被覆形成してなる断熱防音材が記載されているところ（上記(3)イ下線部分参照），このうち断熱防音基材は，木質繊維を所定の密度で充填するための空間とは異なるから，引用文献２には，透湿性，防水性，防風性を有するシートによって，木質繊維を充填する空間を形成する構成について記載されているとはいえない。


また，上記(3)ウによれば，引用文献３は，「セルローズファイバーによるコンクリート結露防止工法」に関する考案であって，コンクリート体にスクリューパッキンを介して石膏ボードを取り付け，コンクリート体と石膏ボードの間の空間に，石膏ボードに所定間隔の吹き込み穴を開けて，セルローズファイバーを吹き込み充填する構成が記載されているところ（上記(3)ウ下線部分参照），引用文献３の第２図の記載によっても，同図には上下２箇所に吹き込み穴(7)が開けられているものの，吹き込まれる「セルローズファイバー」の分量についての記載はなく，吹き込み穴(7)から３段階で吹き込むことに関連する記載はない。エそして，被告会社は，審査官からの拒絶理由通知に対して本件補正を行っているところ，その内容は，前記(4)アのＧ弁理士の平成１９年（２００７年）１月２５日付け「貴社特許出願『建物の断熱・防音工法』（特願平１１－１５８３１弊所File   No.Ｐ２８５ＤＣＳ）に対する拒絶理由通知』についての弊所コメント：」と題する書面及び前記(4)ウの平成１９年３月１２日付け意見書に記載されている内容のとおり，当初明細書の請求項２における木質繊維を吹き込む空間を透湿・防水シートや通気シートで仕切るという点と，請求項３におけるセルロースファイバーを最初に下方に穴を開けて吹き込み，その後に上方に穴を開けて，３分の１ずつ３段階に分けて吹き込むとする点を組み合わせて本件特許発明の請求項１とするなどの補正を行ったものである。
そして，本件補正を行う根拠として，当初明細書にも記載されていた本件明細書の段落【００１３】，【００１４】に関する前記(5)の下線部分を根拠として，その記載に基づき，本件特許発明における，第１の吹き込み穴形成工程，第１吹込み工程，第２の吹き込み穴形成工程，第２吹込み工程及び第３吹込み工程の構成を加えたものである。オ上記アないしエの経過及び前記(5)のとおりの本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件特許発明は，「従来の建物の断熱・防音工法においては，セルロースファイバーに接着剤を混入させて湿らせているため，例えば外壁にセルロースファイバーを施工した後に前記接着剤が乾燥するまでの期間は内壁用ボードの内張りなどの施工ができないため，全体の施工効率が低下してしまう」   （段落【０００３】）こと，「セルロースファイバーに混入される接着剤から発する化学物質がアレルギー性疾患などを有する居住者の健康に悪影響を与える」（同じく段落【０００３】）ことの問題点に着目し，「外壁などに木質繊維を施工した後に直ちに内壁用ボードの施工などを可能にして全体の施工効率を高めることができると共に，アレルギー性疾患などを有する居住者の健康に悪影響を与えることが無い建物の断熱・防音工法を提供する」（段落【０００４】）ことを目的とし，そのため，接着剤を含まない乾燥した木質繊維（セルロースファイバー）を，それが時間の経過と共に自重により沈降しない吹き込み密度である，１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇで充填する点に技術的意義を有するものである（本件特許発明の特許請求の範囲，請求項１の記載と，段落【０００２】の記載との対比）。ただし，このセルロースファイバーが時間の経過と共に自重により沈降しない吹き込み密度である１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇで充填する点が本件特許発明の特徴的部分ということはできないことについては，前記のとおりである。
また，前記(5)記載の本件明細書の発明の詳細の説明の段落【００１０】には，木質繊維が結露を防ぐ作用を有していることが記載されており（下線部分参照），当初明細書の請求項１に記載された「通気性のシート又は板により両側から挟まれた空間を形成」する点，すなわち，本件特許発明において「外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシート・・・を配置することにより，前記柱又は間柱，前記エアシート，及び前記内張りシートにより仕切られた空間を形成」し，室内側に防湿シートを設けないことを内容とする外壁内空間形成工程にも，技術的意義があると認められる。ただし，このうち室内側に防湿シートを設けないとする点については，上記１(1)ウ記載のとおり，平成６年２月２５日発行の日本住宅新聞の記事のとおり公知の技術内容となっているものと認められるから，室内側に防湿シートを設けないとする点のみでは，本件特許発明の特徴的部分とはいえないものと解される。
そして，本件明細書の段落【００１３】，【００１４】の記載（前記(5)下線部分）によれば，吹き込み穴の位置につき，「高さが床上２ｍのときは」として内張りシート５の中央より下方の位置として床上５０ｃｍの位置が，また，内張りシート５の中央より上方の位置として床上１５０ｃｍの位置が，それぞれ示されており，これは，３段階に分けて吹き込むことで，セルロースファイバーが均等な密度になるようにするためであるとされている（段落【００１５】の前記(5)下線部分の記載）。そうすると，本件特許発明の特許請求の範囲，請求項１の記載では，外壁内空間形成工程で床上から２ｍの内張りシートを配置し，第１の吹き込み穴形成工程及び第２の吹き込み穴形成工程において，それぞれ床上から５０ｃｍ，１５０ｃｍの位置に吹き込み穴を形成するとされているところ，その基となる発想は，セルロースファイバーの吹き込み位置を２箇所とすること，そしてこれを３段階に分けて吹き込むことにあるものと解される。
３争点(1)（原告は本件特許発明の発明者か否か）について(1)前記１及び２の認定を基に，本件特許発明の特徴的部分がどこか，そして本件特許発明の特徴的部分を発明したのは誰かについて判断する。まず，発明者とは，特許請求の範囲に記載された発明について，その具体的な技術手段を完成させた者，すなわち，ある技術手段を着想し，それを具体化して完成させるための過程において発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者をいうと解すべきところ，この発明の特徴的部分とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいうと解するのが相当である。
上記観点から，本件特許発明の特徴的部分及びその発明者につき検討する。
(2)本件特許発明の特徴的部分について


前記２で検討したとおり，本件特許発明における，「外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートを配置することにより，前記柱又は間柱，前記エアシート，及び前記内張りシートにより仕切られた空間を形成する」構成（外壁内空間形成工程）は，外壁部（外壁仕上げ材とエアシートとの間）に「住宅の断熱性能と耐久性（結露防止）を保持するため通気層を確保」し（本件明細書，図１の説明部分の記載），内壁側に通気性素材により形成された内張りシートを有することにより木質繊維の吸放湿性が適度な湿度をもたらし結露を防ぐ作用を有している（本件明細書の段落【００１０】）という作用効果を奏するものであるところ，この構成は，引用文献１ないし３の何れにも記載されていないものである。そうすると，上記外壁内空間形成工程は，本件特許発明の特徴的部分の一つであると認められる。
また，前記２で検討したとおり，外壁内空間形成工程において床上から２ｍの内張りシートを配置した上で，第１の吹き込み穴形成工程及び第２の吹き込み穴形成工程において，それぞれ床上から５０ｃｍ，１５０ｃｍの位置に吹き込み穴を形成し，３段階で吹き込みを行う点（第１の吹き込み穴形成工程ないし第３の吹込み工程）についても，セルロースファイバーの吹き込み位置を２箇所としてこれを３段階に分けて吹き込むとの技術思想の基で，公知技術に該当するものとは認められない部分であり，結露防止及び施工を正確かつ容易にするという本件特許発明の課題解決手段を基礎付ける部分であるということができるから，この部分も本件特許発明の特徴的部分であるということができる（以下，この部分を「第２の特徴的部分」という。）。そうすると，本件特許発明の特徴的部分は，外壁内空間形成工程と，第１の吹き込み穴形成工程ないし第３の吹込み工程の二つにあると解される。(3)本件特許発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者について上記を基に，原告が本件特許発明の特徴的部分の発明者であるか否かにつき検討する。
まず，外壁内空間形成工程については，前記１で認定したとおり，原告において，Ｂ工務店に入社する以前から協力関係にあった透湿性シートのメーカーであるセーレンと交渉し，セルロースファイバー断熱工法に用いる通気性を有する専用の内張りシートである「セルローズ専用内張りシート」を製造させるなどし，これが本件特許発明においてセルロースファイバーを吹き込む外壁内空間に配置される内張シートとなっていること，その一方で，被告ＢないしＢ工務店において，外壁内空間形成工程についての積極的な貢献等が認め難いこと等からすると，後記のとおり，外壁内空間形成工程が公知技術とはいえないとすることを前提とすれば，原告は，外壁内空間形成行程の完成に創作的に寄与していることは明らかであるから，少なくとも外壁内空間形成工程についての発明者の一人であると認められる。一方，上記第２の特徴的部分は，床上から２ｍの内張りシートを配置した上で，第１の吹き込み穴形成工程及び第２の吹き込み穴形成工程において，それぞれ床上から５０ｃｍ，１５０ｃｍの位置に吹き込み穴を形成し，３段階で吹き込みを行うことを内容とするものである。そして，その技術的思想の基は，セルロースファイバーの吹き込み位置を２箇所とし，セルロースファイバーを３分の１ずつ３段階に分けて吹き込むものとする点にあるところ，原告は，天井の高さが２ｍの住宅はほとんど存在しないことを前提とした上で（原告本人尋問調書１９頁），２ｍよりも壁が高い場合には，更に３箇所目の穴を第２の吹き込み穴から５０ｃｍ上に開け，この穴を開ける工程をランダムに繰り返す，としている（原告本人尋問調書１９，２５頁）。しかし，このセルロースファイバーの吹き込み穴の形成位置に関する原告の認識は，本件明細書の記載から把握される技術的思想である，セルロースファイバーを均等な密度になるようにするために三つの段階に分けて吹き込むものとすることと異なることは明らかである。そうすると，本件特許発明の第２の特徴的部分については，原告が発明者の一人であるとまではいえないというべきである。
(4)被告らの主張について
被告らは，外壁内空間形成工程は，この工程の要点を「内壁側に通気性素材により形成された内張りシート」を張る点にあるとした上で，セーレン製の内張りシートを購入した工務店等においてこれを張ってセルロースファイバー吹き込み工法を実施しているから，本件特許の出願時点で公知技術であり，本件特許発明の特徴的部分とはいえない旨主張する。なるほど，前記のとおり，外壁内空間形成工程のうち，防湿シートを設けないとすることに関しては既に公知技術であると認められることや，セーレン製の内張りシートについては，本件特許出願当時，既に一般に施工されていたこと，前記１(1)コで認定したとおり，被告会社の申請に基づき，財団法人住宅・建築省エネルギー機構の材料・施工評価委員会が，同財団法人に対し，デコスドライ工法が新省エネ基準に適合する旨の報告を行った平成９年１１月１日の時点において，その評定項目の施工方法中に通気性のある内張りシートに関する記載もあることなどからすると，外壁内空間形成工程は，本件特許の出願時点において，既に公知ないし公然実施されていた技術である可能性が完全に払拭されているとはいえないものの，現時点で本件特許が有効に存することを前提とし，引用文献１ないし３に示された公知技術と対比した場合には，外壁内空間形成工程が本件特許発明の特徴的部分の一つであることについては前記認定のとおりである。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。４争点(2)（原告が本件特許発明の発明者であるとした場合，本件特許発明が職務発明に該当し，これにつき被告会社は，原告から特許を受ける権利を承継したか）について
(1)前記３で検討したとおり，原告は本件特許発明についての特徴的部分について，少なくとも発明者の一人であると認められるところ，前記１で認定した事実によれば，原告は，自らＧ弁理士と打ち合わせるなどして，被告会社による本件特許発明の出願手続きに関与したものであるから，遅くとも，本件特許発明につき，平成１１年１月２５日に被告会社を出願人として本件特許が出願された時点までにおいて，原告は，特許を受ける権利を被告会社に承継させたものと認められる。
(2)この点に関して原告は，本件特許発明について，特許を受ける権利を被告会社に承継したのは，特許登録時である平成１９年７月１３日である旨主張する。


しかし，上記のとおり，原告は，平成１１年１月の出願時点において，自らが発明者の一人として完成させた発明につき被告会社が特許権者となることを前提として，自らＧ弁理士との交渉を行うなどしていることからすれば，原告は，遅くとも出願時点において，特許を受ける権利を被告会社に承継させる意思を有していたことは明らかであって，このことと特許が登録されたか否かは何ら関係がなく，また，特許が登録されるまで原告が特許を受ける権利の譲渡を留保したなどの事情も認められないから，特許を受ける権利の承継が特許登録時であると認めるべき合理的な根拠は何ら存しないというべきである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。５争点(5)（原告の職務発明相当対価請求権の時効消滅の成否）について(1)事案に鑑み，他の争点についての判断に先立ち，原告の職務発明相当対価請求権の時効消滅の成否につき判断する。
ところで，消滅時効は権利を行使することができる時から進行するところ（民法１６６条１項），職務発明対価請求権は従業者等が使用者等に特許を受ける権利を承継させたときに一定の額として発生し，そのときから対価請求権を行使することができるものであるから，職務発明についての相当対価請求権の消滅時効については，勤務規則等に対価の支払時期が定められており，相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるなどの対価請求権の行使を妨げる特段の事情がない限り，特許を受ける権利の承継時から進行すると解するのが相当である。
これを本件において検討するに，前記４のとおり，原告は本件特許発明の発明者の一人であると認められるものの，その特許を受ける権利については，平成１１年１月２５日までに被告会社に承継されているものであるところ，原告による職務発明の対価請求権の行使がなされたのは，早くとも，平成２４年５月１０日付け原告第３準備書面が，同日被告会社へ交付された時点であると認めるのが相当であり，仮に原告が主張するように，実質的に本件訴え提起の時点で対価請求権の行使の意思が明らかにされていたとの前提に立ち，これを訴え提起の時点（平成２３年７月１５日）を基準とするものとしても，上記承継の時点（平成１１年１月２５日）からは，既に１０年が経過していることが認められる。
そして，被告会社においては，従業員の職務発明についての特許を受ける権利の承継及び対価算定等を定める職務発明規定等が存しないことについては，当事者間に争いがなく，前記１で認定した事実によれば，他に原告につき対価請求権の行使を妨げる特段の事情は認められない。そうすると，原告による本件特許発明に関する職務発明の相当対価請求権については，消滅時効が完成していると認めるのが相当である。(2)この点に関して原告は，被告らとの間では，本件特許発明につき特許登録がされるまでは対価支払を行わない旨の黙示の合意が存在するから，消滅時効の起算点は本件特許の登録時点である旨主張する。
しかし，本件全証拠を精査しても，上記黙示の合意の存在について，これを認めるに足る的確な証拠はない。かえって，原告において，本件特許の発明者を被告Ｂとして本件特許の出願手続に関与しておきながら，相当対価の支払のみが後にされると考える根拠はないと言わざるを得ないこと，本件特許については審査請求期間満了が近くなった後に審査請求がされるなど，被告らにおいても本件特許の権利化に向けた意欲に乏しく，まして，Ｇ弁理士の意見を踏まえ，本件補正において大幅な限定が加えられていること等からしても，原告において，相当対価の支払が特許登録後にされると期待する合理的根拠があるとは到底考えられないこと等からすると，上記黙示の合意の存在を認めることは到底できないというべきである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)以上のとおり，原告の，本件特許発明が職務発明に該当することを根拠とする相当対価請求権については，時効により消滅しているというべきである。
６争点(6)（相当対価請求権についての時効中断の成否）について次に，時効中断の成否につき判断する。
原告は，①平成１９年７月ころ，越智産業が特許証の金属製レプリカを被告会社に贈呈する際に，被告会社代表者である被告Ｂが発明対価支払の検討をしているので少し待って欲しい旨申し出たこと，②平成２０年及び平成２１年に，原告に対し，合計２５０万円の賞与を支払っているのは，職務発明相当対価の一部の支払の性質を有し，それぞれ債務の承認としての時効中断事由に当たる旨主張する。
しかし，上記①については，原告の主張する「Ａさんには何かお支払いせないけんね。ちょっと待っちょって。」との被告Ｂの発言が，被告会社による債務の承認に当たるかはともかく，そもそも本件全証拠を精査しても，そのような事実を認めるに足りる的確な証拠はない，かえって，特許証の発明者欄にも大きく被告Ｂの名前が記載されているところ（乙１８），原告の主張によっても本件特許の発明者について被告Ｂから何らかの言及があったとするものでもなく，成立した本件特許の内容，特に特許請求の範囲の記載について相当の限定がされたことからしても，その当時，被告らにおいて，本来は本件特許発明が原告の職務発明であることを前提とした上で，その対価の支払を検討する契機があったとは考え難いというべきである。したがって，原告の上記①の主張は採用することができない。また，上記②についても，本件全証拠を精査しても，平成２０年，平成２１年の賞与の支給に関し，これが職務発明対価の一部の支払であると認めるべき理由は何ら認められず，かえって，本件特許の登録以前である平成１７年及び平成１９年２月２８日にも賞与の支払がされている事実をも総合考慮すれば，上記賞与の支給は職務発明の対価とは何ら関係がないというべきである。
したがって，原告の上記②の主張も採用することができない。７争点(7)（被告会社による消滅時効の援用が権利の濫用に当たるか）について原告は，本件特許出願に至る経緯，本件特許出願の目的，その際の当事者の意思，特許を受ける権利の承継の経緯，その後の審査請求，登録に至る経緯，登録後の被告Ｂの言動，被告会社，Ｂ工務店のデコスドライ事業の実情，被告会社，Ｂ工務店が得た経済的利益等の一切の事情に鑑みれば，それら事情の下で被告会社が消滅時効を援用するのは，信義則に反し，権利の濫用として許されない旨主張する。


平成２９年１０月１６日宣告
号，第４７８号，
第８７５号
住居侵入，窃盗，建造物侵入幇助（変更後の訴因建造物侵入），建造物侵入，横領，
不正競争防止法違反被告事件
主        文
被告人を懲役６年に処する。
未決勾留日数中２１０日をその刑に算入する。
理              由
（犯罪事実）
被告人は，
第１【不正競争防止法違反：平成２９年７月２７日付け起訴状記載の公訴事実】株式会社Ａ銀行から，同社において秘密として管理されている事業活動に有用な同社の顧客の氏名及び住所等の情報であって，公然と知られていないもの（以下「顧客情報」という。）を閲覧する権限を付与され，営業秘密を同社から示されていた者であるが，顧客情報の照会オペレーションは，業務上必要なものに限り，かつ，顧客情報については，みだりにコピーをとってはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背いて，同社のサーバコンピュータにアクセスして，営業支援システムを起動させ，預金額が１億円以上の同社の顧客らを検索するなどし，同顧客らの氏名及び住所等の検索結果を紙面に印字するなどの方法により領得した顧客情報が記載された顧客名簿を，不正の利益を得る目的で，平成２８年７月５日頃から同月１２日頃までの間に，福岡市ａ区ｂｃ番ｄ号Ｂ店において，顧客情報を第三者に開示してはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背き，Ｃに交付し，もって営業秘密を開示した。第２【建造物侵入：平成２９年６月８日付け請求書による訴因等変更後の平成２
８年１２月２２日付け起訴状記載の公訴事実】
Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＣと共謀の上，金庫破りの目的で，平成２８年８月８日午後４時４１分頃から同日午後５時７分頃までの間に，株式会社Ａ銀行Ｉ支店支店長Ｊが看守する福岡市ａ区ｅｆ丁目ｇ番ｈ号の株式会社Ａ銀行Ｋ支店に，職員専用出入口の施錠を外して侵入した。
第３【横領：平成２９年５月２日付け起訴状記載の公訴事実】平成２８年８月２３日，福岡市ｉ区ｊｋ丁目ｌ番ｍ号のＬ３階事務室において，Ｍから，現金１３００万円を株式会社Ａ銀行Ｎ支店に開設されたＯ名義の普通預金口座に入金するよう委託を受けて受領し，これを前記Ｍのため預かり保管中，その頃，同所付近において，自己の用途に費消する目的で着服して横領した。
第４【住居侵入，窃盗：平成２８年１１月４日付け起訴状記載の公訴事実】氏名不詳者らと共謀の上，平成２８年１０月６日午後１０時頃，福岡市ｉ区ｎｏ丁目ｐ番ｑ号のＡ銀行Ｐ寮ｒ号のＱ方に，金品窃取の目的で，無施錠の出入口ドアから侵入し，その頃，同所において，同人所有又は管理に係る鍵及びセキュリティカード等８点在中のナイロンケース１個（時価合計約１２１０円相当）を窃取した。
第５【建造物侵入，窃盗：平成２９年６月８日付け請求書による訴因変更後の同
年２月１４日付け起訴状記載の公訴事実】
Ｃ，Ｒ，Ｈ，Ｇ及びＳと共謀の上，金品窃取の目的で，平成２８年１０月６日午後１０時３６分頃，株式会社Ａ銀行Ｔ支店支店長Ｕが看守する福岡市ｓ区ｔｕ丁目ｖ番ｗ号の株式会社Ａ銀行Ｔ支店に，職員専用出入口ドアの施錠を外して侵入し，その頃，同所において，同人管理に係る現金５４３０万円を窃取した。
（量刑の理由）
本件は，銀行員であった被告人が，①同銀行の顧客名簿を第三者に不正に交付し（第１），②共犯者と共謀し，金庫破りの目的で勤務先の銀行の支店に侵入し（第２），③顧客から預かった現金を横領し（第３），共犯者と共謀し，④社員寮の同僚の部屋から別の支店の鍵等を盗み（第４），⑤それらを利用して同支店に侵入して現金を盗んだ（第５）各事案である。
量刑を検討する上で中心となる⑤の建造物侵入，窃盗は，もとより被害額が５４３０万円と相当に高額な重大事案である。鍵やセキュリティカード，現金保管用の機器を撮影した映像等を入手し，必要な道具等を用意し，相当額の現金を被害店舗に移動させるなどの準備をした上，相当数の共犯者らが相互に連絡を取り合い，指示役，実行役，見張り役等の役割を分担して実行されている。このように，本件が周到に準備された計画的，組織的犯行であることは明らかといえる。被告人は，多額の借金をしていた共犯者Ｃから脅されるなどしてやむを得ず犯行に関与したもので報酬も一切得ていない旨述べ，これを排斥するに足りる証拠まではない（検察官は，被告人とＣとの間で債務免除等の報酬約束があったとみるべき旨主張するが，これを根拠付ける適確な証拠は見当たらない。）。しかし，この供述を前提としても，被告人は，銀行員の地位を利用し，自ら④の住居侵入，窃盗の犯行に及んで入手した鍵等や被害銀行の内部情報を共犯者らに提供し，相当額の現金を被害店舗に移動させるなど，不可欠かつ極めて重要な役割を果たしたといえる。また，②の建造物侵入も同様に計画的，組織的犯行である上に被告人の役割は重要といえる。③の横領では１３００万円もの高額の被害が生じている。①の不正競争防止法違反も，被害銀行で最も厳格に管理されていた顧客情報のうち，預金額が１億円以上の顧客らの情報を②と⑤の共犯者に流出させており，悪用の危険性は高かったといえる。現に預金を引き上げた顧客もいる。これらの各犯行についても，いずれも犯情は悪い。一連の犯行により勤務先の被害銀行が少なからず社会的信用を失ったものとうかがわれる点も看過し難い。以上によれば，被告人の刑事責任は重く，相当期間の実刑は免れない。
他方，被告人は最終的には本件各犯行を認めて反省の態度を示している。③の横領につき被害額の一部を事実上返済している。①の不正競争防止法違反はＣからの要求に応じた面があることが否定できない。その他，被告人には前科前歴がないこと，母親が出廷して支援を約束したこと，本件により解雇されたこと等の被告人のために酌むべき事情もあるので，これらの各事情を最大限考慮し，刑期については主文のとおり定めることが相当と判断した。
平成２９年１０月１６日
福岡地方裁判所第１刑事部
裁判官      岩   田   淳   之


平成３１年１月２４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第３５６６３号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１１月６日
判決
原         告大塚製薬株式会   社
同訴訟代理人弁護士城       山     康     文
山     内     真      之
村     上             遼
同訴訟復代理人弁護士大       出              萌被            告株   式会社   アドバ   ンスト   ・
メディカル・ケア
同訴訟代理人弁護士水      野              晃
丹      羽     厚太    郎
中      田    裕    人
同訴訟代理人弁理士関      根    宣      夫被告補   助参加   人       株式会社ダイセル同訴訟代理人弁護士吉       澤     敬     夫同訴訟代理人弁理士紺       野     昭     男
井     波           実
同補佐   人弁理   士伊       藤     武     泰
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載の製品を生産し，譲渡し，貸し渡し，譲渡
若しくは貸渡しの申出をし，又は輸出してはならない
２被告は，別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物，及びその製造方法」とする特許権を有する原告が，被告による大豆胚芽抽出発酵物含有食品の生産・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，上記製品の生産・譲渡等の差止め及び上記製品の廃棄を求める事案である。
１前提事実（証拠等を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）
(1)原告の特許権
原告は，次の特許権（以下，「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」といい，本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。）を有している。
ア特許番号     特許第５９４６４８９号
イ発明の名称    エクオール含有大豆胚軸発酵物，及びその製造方法
ウ出願日      平成２６年４月１５日
エ優先日      平成１７年１２月６日，平成１８年１０月１１日
オ優先権主張国    日本
カ登録日      平成２８年６月１０日
(2)本件特許の出願経過
本件特許に係る出願（特願２０１４－０８３５０７号）は，特願２００７－５４９１３３号（丙３の１。以下「親出願」という。）の一部を分割した特願２０１２－０８２４８６号の一部を分割した特願２０１２－１４９６７５号の一部を分割したものである。
そして，親出願については，特願２００５－３５２３３７（平成１７年１２月６日出願，丙１６）及び特願２００６－２７７９３４（平成１８年１０月１１日出願，丙１７）を基礎出願とする国内優先権主張がある。
(3)特許請求の範囲の記載
本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１及び３の記載は，本判決添付の本件特許に係る特許公報の該当項記載のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」といい，請求項３に係る発明を「本件発明３」といい，両発明を併せて「本件各発明」という。）。
(4)本件各発明の構成要件
ア本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件１－Ａ」のようにいう。）。
１－Ａオルニチン及び
１－Ｂエクオールを含有する
１－Ｃ大豆胚軸発酵物。
イ本件発明３を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件３－Ａ」のようにいう。）。３－Ａ請求項１又は２に記載の大豆胚軸発酵物を配合した３－Ｂ食品，特定保健用食品，栄養補助食品，機能性食品，病者用食品，化粧品，又は医薬品。
(5)原告による訂正審判請求
原告は，平成３０年１０月１５日付けで，本件特許の請求項１及び３の特許請求の範囲について，訂正審判請求を行った（以下「本件訂正審判請求」という。）。訂正後の請求項１及び３の記載は，次のとおりである。（甲３１の１～２）
ア請求項１の記載（以下，この発明を「本件訂正発明１」という。）「オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物であって，発酵生成物であるオルニチンを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８ｍｇ以上含有し，発酵生成物であるエクオールを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり１ｍｇ以上含有する，該大豆胚軸発酵物。」イ請求項３の記載（以下，この発明を「本件訂正発明３」という。）「オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物であって，発酵生成物であるオルニチンを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８ｍｇ以上含有し，発酵生成物であるエクオールを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり１ｍｇ以上含有し，前記大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が前記大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり１２重量％以下である，前記大豆胚軸発酵物を配合した食品，特定保健用食品，栄養補助食品，機能性食品，又は病者用食品。」
(6)被告の行為
被告は，業として，別紙被告製品目録記載の製品（以下「被告製品」という。）を生産し，その販売及び販売の申出を行っている。被告製品は，被告補助参加人（以下「補助参加人」という。）が被告に供給する「EQ-5」を原材料とし，これに「ビール酵母」，「ラクトビオン酸含有乳糖発酵物」などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントである（甲３，弁論の全趣旨）。そして，「EQ-5」は，大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物であるイソフラボン（以下「原料イソフラボン」という。）を発酵させて得られたものである（丙５）。
(7)被告製品の構成等
被告製品の構成について，原告は，別紙被告製品の構成記載１のとおり主張するのに対し，被告及び補助参加人（以下，併せて「被告ら」という。）は，同記載２のとおり主張する。そして，被告製品は，構成要件１－Ａ，１－Ｂ及び３－Ｂを充足する（１－Ａ，１－Ｂにつき弁論の全趣旨）。
２争点


(1)被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）具体的には，被告製品は構成要件１－Ｃ及び３－Ａを充足するか(2)本件特許には無効理由が存するか（争点２）ア丙６に基づく進歩性欠如（補助参加人主張の無効理由１）イ分割出願要件違反等（補助参加人主張の無効理由２）ウ明確性要件違反（補助参加人主張の無効理由３）エ丙１１に基づく新規性ないし進歩性欠如（補助参加人主張の無効理由４）
オ丙１４の１に基づく新規性ないし進歩性欠如（補助参加人主張の無効理由５）
カ丙１５に基づく新規性ないし進歩性欠如（補助参加人主張の無効理由６）
キ実施可能要件及びサポート要件違反（補助参加人主張の無効理由７）ク分割出願要件違反等（補助参加人主張の無効理由８）ケ乙１に基づく進歩性欠如（被告主張の無効理由１）コ乙２に基づく進歩性欠如（被告主張の無効理由２）サ乙３に基づく新規性ないし進歩性欠如（被告主張の無効理由３）(3)訂正により本件特許の無効理由が解消したか（争点３）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１について
別紙「当事者の主張（争点１について）」のとおり
(2)争点２について
別紙「当事者の主張（争点２について）」のとおり
(3)争点３について
別紙「当事者の主張（争点３について）」のとおり
第３当裁判所の判断
１被告製品は構成要件１－Ｃ及び３－Ａを充足するか（争点１）について当裁判所は，構成要件１－Ｃ及び３－Ａにおける「大豆胚軸発酵物」とは，大豆胚軸自体の発酵物をいい，大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないと解すべきところ，被告製品は，大豆胚軸自体の発酵物を含有しないから，上記各構成要件を充足しないと判断する。以下，詳述する。
(1)本件明細書の記載
本件明細書には，以下の記載がある（甲２）。
ア【技術分野】
【０００１】本発明は，エクオールを含有する大豆胚軸の発酵物，及びその製造方法に関する。
イ【背景技術】
【０００５】従来，エクオールの製造方法としては，ダイゼインを含む原料に対して，ダイゼインを資化してエクオールを産生する微生物（以下，エクオール産生菌と表記する）で発酵処理する方法が知られている。この製造方法において，使用されるダイゼインを含む原料としては，大豆，葛根湯，レッドグローブ，アルファルファ等が知られている。また，エクオール産生菌についても既に公知であり，例えば，本発明者等によって，バクテロイデスE-23-15（FERMBP-6435号），ストレプトコッカスE-23-17（FERMBP-6436号），ストレプトコッカスA6G225（FERMBP-6437号）及びラクトコッカス20-92（FERMBP-10036号）がヒトの糞便から単離されている（特許文献１及び２参照）。
【０００６】しかしながら，単に，上記のダイゼイン類を含む原料に対して，エクオール産生菌を用いて発酵処理しても，得られる発酵物中のエクオール量は十分ではなく，その発酵物をそのまま摂取しても，エクオールの作用に基づく所望の有用効果を十分には望めないという問題点があった。
【０００７】一方，大豆胚軸部分には，大豆加工食品として利用されている子葉部分に比べて，イソフラボンやサポニン等の有用成分が高い割合で含まれていることが知られており，その抽出物については種々の用途が開発されている（例えば，特許文献３）。しかしながら，大豆胚軸抽出物は，それ自体コストが高いという欠点がある。また，大豆胚軸抽出物は，エクオールの製造原料とする場合には，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素の添加が必要になるという問題点がある。このような理由から，大豆胚軸抽出物は，エクオールを工業的に製造する上で，原料として使用できないのが現状である。
【０００８】一方，大豆胚軸自体については，特有の苦味があるため，それ自体をそのまま利用することは敬遠される傾向があり，大豆の胚軸の多くは廃棄されているのが現状である。また，大豆胚軸には，大豆の子葉部分と同様に，アレルゲン物質が含まれているため，大豆アレルギーを持つ人にとって，大豆胚軸を摂取乃至投与することができなかった。そのため，大豆胚軸を有効利用するには，大豆胚軸自体に更に付加価値を備えさせることにより，その有用性を高めることが重要である。
ウ【発明が解決しようとする課題】
【００１０】本発明の目的は，エクオールを含有し，食品素材，医薬品素材，又は化粧品素材等として有用な大豆胚軸発酵物を提供することである。更に，本発明は，エクオールを含有する大豆胚軸発酵物を製造する方法を提供することを目的とする。
エ【課題を解決するための手段】
【００１１】本発明者らは，上記課題を解決すべく鋭意検討したところ，ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有する微生物を用いて，大豆の胚軸を発酵させると，高い効率でエクオールが生成し，エクオール含有大豆胚軸発酵物が得られることを見出した。更に，斯くして得られるエクオール含有大豆胚軸発酵物には，大豆胚軸に含まれるアレルゲンが低減されているので，低アレルゲンの素材としても有用であることを見出した。本発明は，これらの知見に基づいて，更に改良を重ねることにより完成したものである。
オ【発明の効果】
【００１３】本発明の大豆胚軸発酵物は，エクオールと共に，エクオール以外のイソフラボンやサポニン等の有用成分をも含有しているので，食品，医薬品，化粧料等の分野での有用である。特に，本発明の大豆胚軸発酵物は，大豆，葛根湯，レッドグローブ，アルファルファ等のダイゼイン含有原料を発酵させたものに比べて，エクオールの生成量が格段に多く，エクオールに基づく有用生理効果を一層良好に奏することができる。【００１４】更に，本発明の大豆胚軸発酵物は，大豆胚軸に含まれるアレルゲンが低減されているので，低アレルギー性素材として，大豆アレルギーを持つ人にとっても安全に摂取乃至適用することができるという利点がある。また，本発明の大豆胚軸発酵物は，大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を原料としており，資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高い。
カ【発明を実施するための形態】


【００１９】本発明において，発酵原料としては大豆胚軸が用いられる。大豆胚軸とは，大豆の発芽時に幼芽，幼根となる部分であり，ダイゼイン配糖体やダイゼイン等のダイゼイン類が多く含まれていることが知られている。本発明に使用される大豆胚軸は，含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として，大豆の産地や加工の有無については制限されない。例えば，生の状態のもの；加熱処理，乾燥処理，蒸煮処理等に供された大豆から分離したもの；未加工の大豆から分離した胚軸を加熱処理，乾燥処理又は蒸煮処理等に供したもの等のいずれであってもよい。また，本発明で使用される大豆胚軸は，脱脂処理や脱タンパク処理に供したものであってもよい。また，本発明に使用される大豆胚軸の形状については，特に制限されるものではなく，粉末状であっても，粉砕又は破砕されたのものであってもよい。より効率的にエクオールを生成させるという観点からは，粉末状の大豆胚軸を使用することが望ましい。【００２０】大豆胚軸の発酵処理は，適量の水を大豆胚軸に加えて水分含量を調整し，これに上記エクオール産生菌を接種することにより行われる。
【００２２】また，大豆胚軸の発酵において，発酵原料となる大豆胚軸には，必要に応じて，発酵効率の促進や発酵物の風味向上等を目的として，酵母エキス，ポリペプトン，肉エキス等の窒素源；グルコース，シュクロース等の炭素源；リン酸塩，炭酸塩，硫酸塩等の無機塩；ビタミン類；アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に，エクオール産生菌として，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの（以下，「オルニチン・エクオール産生菌」と表記する）を使用する場合には，大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって，得られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合，アルギニンの添加量については，例えば，大豆胚軸（乾燥重量換算）１００重量部に対して，アルギニンが０．５～３重量部程度が例示される。なお，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するエクオール産生菌としては，具体的には，ラクトコッカス・ガルビエから選択することができ，具体的には，ラクトコッカス20-92（FERMBP-10036号）が挙げられる。【００２３】更に，使用する発酵原料（大豆胚軸含有物）のｐＨについては，エクオール産生菌が生育可能である限り特に制限されないが，エクオール産生菌を良好に増殖させるという観点からは，発酵原料のｐＨを６～７程度，好ましくは６．３～６．８程度に調整しておくことが望ましい。【００２４】また，使用する発酵原料（大豆胚軸含有物）には，更に，前記ダイゼイン類を含むイソフラボンを添加しておいてもよい。このようにイソフラボンを発酵原料に別途添加しておくことにより，得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール含量をより高めることが可能になり，その有用性を一層向上させることができる。
【００３５】更に，大豆胚軸発酵物には，大豆胚軸に由来するサポニンをも有しているので，サポニンの作用に基づく有用生理活性（例えば，抗ウイルス活性等）までも獲得することができる。大豆胚軸発酵物中のサポニンは，大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，サポニンが１０～８０ｍｇ，好ましくは２０～５０ｍｇ，更に好ましくは３０～４０ｍｇ含まれている。
【００３８】本発明の大豆胚軸発酵物は，前述するように，エクオールを初めとして，種々の有用生理活性物質が含まれているので，様々な生理活性や薬理活性を発現することができる。（中略）アルギニンを含む発酵原料に対して，オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物には，オルニチンも生成・蓄積しているので，当該大豆胚軸発酵物によれば，肝機能改善，成長ホルモン分泌促進，免疫賦活，筋肉量増大，基礎代謝能の改善等のオルニチンに基づく有用生理作用をも得ることができる。
【００３９】（中略）このような大豆胚軸発酵物を含有する食品は，エクオールの有用生理活性に加えて，その他のイソフラボンやサポニン等の生理活性をも備えているので，有用性が高く健保効果に優れている。また，アルギニンを含む発酵原料に対して，オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物を使用する場合には，食品中にオルニチンをも含有させることができるので，食品としての有用性を一層高めることができる。
(2)本件明細書の記載に基づく構成要件１－Ｃ及び３－Ａの解釈ア上記記載によれば，①本件各発明の課題として，大豆胚軸抽出物は，それ自体コストが高いなどの理由から，エクオールを工業的に製造する上で，原料として使用できないのが現状であったこと，一方，大豆胚軸自体については，特有の苦味があるため，それ自体をそのまま利用することは敬遠される傾向があり，大豆の胚軸の多くは廃棄されているのが現状であったなどのため，大豆胚軸を有効利用するには，大豆胚軸自体の有用性を高めることが重要であったことが挙げられており，また，②本件各発明の効果としては，本件各発明の大豆胚軸発酵物は，エクオールと共に，エクオール以外のイソフラボンやサポニン等の大豆胚軸に由来する有用成分をも含有しているので，食品，医薬品，化粧料等の分野で有用であること，本件各発明の大豆胚軸発酵物は，大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を原料としており，資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高いこと等が挙げられている。イこのように，本件明細書の記載によれば，本件各発明は，従来利用されずに廃棄されていた大豆胚軸自体を有効利用できるようにし，大豆胚軸に由来する有用成分を含有して食品等に有用な大豆胚軸発酵物に係るものであることが明らかであるから，そうである以上，本件各発明の構成要件１－Ｃ及び３－Ａにおける「大豆胚軸発酵物」とは，大豆胚軸自体の発酵物をいい，大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないと解すべきである。
ウこれに対し，原告は，本件明細書の段落【０００７】及び【０００８】の記載は，従来技術の記載に過ぎず，本件各発明は，大豆胚軸に豊富に含まれるダイゼイン類から多量のエクオールが生成されるとともに，栄養成分として発酵原料に含まれるアルギニンを，アルギニン変換能を有するエクオール産生菌によってオルニチンに変換させることで，従来技術において大豆胚軸抽出物に存在したコスト高という欠点を克服すると共に，発酵物をより有用なものにしたものであり，本件各発明は，むしろ発酵原料に栄養素を含めることを積極的に必要としている旨主張する。原告の主張の趣旨は必ずしも判然としないところもあるが，いずれにしても，上記説示のとおり，本件明細書の記載によれば，本件各発明は，従来利用されずに廃棄されていた大豆胚軸自体を有効利用できるようにし，大豆胚軸に由来する有用成分を含有して食品等に有用な大豆胚軸発酵物に係るものであることが明らかであるから，原告の上記主張は，明細書の記載に反し，採用できない。
(3)本件特許の親出願の出願経過について


上記の解釈は，本件特許の親出願の出願経過からも裏付けられる。ア親出願の審査の過程で，特許庁は，国際公開２００５/００００４２号（丙３の２）を引用文献１として，平成２３年１１月９日を起案日とする拒絶理由通知をした（丙３の３）。そこには，以下の記載がある。「引用文献１の請求項９には，ダイゼイン類およびダイゼイン類含有物質からなる群から選ばれる少なくとも１種に，ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス属に属する乳酸菌を作用させることにより，エクオールを製造することが記載され，請求項１０には，乳酸菌がラクトコッカス・ガルビエであることが記載されている。また，第９頁３７～４１行には，ダイゼイン類含有物質として大豆胚軸が記載されている。
してみれば，引用文献１の記載に基づいて，ダイゼイン類含有物質である大豆胚軸に上記ラクトコッカス・ガルビエを作用させることにより，エクオール含量を高めた大豆胚軸発酵物を製造することは，当業者が容易になしうることである。」
イこれに対し，出願人は平成２３年１１月２９日付意見書（丙３の４）において，以下のとおり主張した。
「審査官殿がご指摘の通り，引用文献１には，ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス・ガルビエをダイゼイン類及びダイゼイン類含有物質からなる群から選ばれる少なくとも１種に作用させることによって，エクオールを産生すること（請求項９及び１０），及び，ダイゼイン含有物質として大豆胚軸が記載されています。しかしながら，引用文献１には，ダイゼイン類含有物質として，大豆胚軸以外にも，大豆イソフラボン，葛，葛根，レッドクローブ，アルファルファ，並びにこれら植物の誘導体及び加工品（例えば，大豆粉，煮大豆，豆腐，油揚げ，豆乳），これらの発酵調理物（例えば，納豆，醤油，味噌，テンペ，発酵大豆飲料）等多数の具体例が示されています。また，引用文献１の実施例において，実際にエクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いた発酵の原料として使用されているものは，豆乳，牛乳及びスキムミルクだけであります。そして，以下にご説明する事情を考慮しますと，エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いたエクオールの製造において，その発酵原料として大豆胚軸を選択することには阻害要因が存在します。
即ち，本願明細書の第００２８段落並びに表１及び表２の記載から明らかなように，大豆胚軸にはダイゼイン類だけでなく，ゲニスチン，マロニルゲニスチン，アセチルゲニスチン，ゲニステイン，ジハイドロゲニステイン等のゲニステイン類，グリシチン，マロニルグリシチン，アセチルグリシチン，グリシテイン，ジハイドログリシテイン等のグリシテイン類等の多くのイソフラボンやサポニンが含まれています。そして，これら大豆胚軸に含まれる成分には，微生物の生育や微生物を用いた発酵（ダイゼインのエクオールへの変換）を阻害する作用があることが本願の優先日前から知られています。
例えば，InternationalJournalof   AntimicrobalAgents,23,   p.99-102,2004（別途，手続補足書にて「参考資料１」として提出します。）にはゲニステイン（ＹＳ１３）を含む植物由来のイソフラボンは抗菌活性を有することが示されています（要約及び第１０１頁左欄結果（３．１）の項）。これは，エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いて大豆胚軸からエクオールを製造する際に，そこに含まれるゲニステイン等の存在により，その生育や発酵が阻害され得ることを示しています。よって，参考資料１の記載から当業者であれば，ゲニステインを含む大豆胚軸は，微生物の生育や微生物を用いた発酵の基質として適していないと通常理解します。
また，日本老年医学会雑誌３８巻臨時増刊号（２００１）１４４頁Ｐ１３５（別途，手続補足書にて「参考資料２」として提出します。）には，大豆胚軸に存在するサポニンが微生物のα－グルコシダーゼ活性を阻害することが記載されています。一方，エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエがダイゼイン配糖体，特にはダイジンをダイゼインに代謝しエクオール産生の基質に変換するためには，当該微生物のグルコシダーゼ作用により糖を配糖体から切断する必要があります。そうすると，大豆胚軸に存在するサポニンによるグルコシダーゼ活性阻害が，ダイゼイン類からのエクオールの産生に阻害的に働くこととなります。従って，サポニンを含有する大豆胚軸が，エクオール産生のための原料として適していないことは明らかです。
加えて，Biosci.Biotechnol.Biochem.,   62,1498-1503,1999（別途，手続補   足書に   て「参   考資料   ３」と   して提   出しま   す。）   やBiosci.Biotechnol.Biochem.,68,   428-432,2004（別途，手続補足書にて「参考資料４」として提出します。）には，大豆成分によるHMC-CoAレダクターゼ阻害活性や膵リパーゼ阻害活性が記載されております。つまりは，大豆成分には，種々の酵素阻害成分が含まれているため，酵素変換に基づき産生させる基質としては，多くの阻害的要因を有することがわかります。このように，大豆胚軸には，微生物の生育や微生物を用いた発酵によるエクオールの製造に適していない成分が含まれていることが知られていたため，当業者であれば，エクオールの製造における発酵基質として大豆胚軸を使用することは困難と考えるのが相当です。これに対し，本発明は，そのような阻害要因の存在にもかかわらず，他の微生物では困難性を有するのに対し，ラクトコッカス・ガルビエであれば，大豆胚軸に存在する多くのイソフラボン類の存在下でも生育が可能であり，更に大豆胚軸を基質とすることで効率的にエクオールを産生するという本願出願時には予期し得なかった知見に基づいて完成した発明です。」
ウ要するに，親出願の出願経過における原告（出願人）の上記主張は，ダイゼイン類含有物質としては，大豆胚軸以外にも，大豆イソフラボンなどが存在するところ，「大豆胚軸にはダイゼイン類だけでなく，ゲニスチン，マロニルゲニスチン，アセチルゲニスチン，ゲニステイン，ジハイドロゲニステイン等のゲニステイン類，グリシチン，マロニルグリシチン，アセチルグリシチン，グリシテイン，ジハイドログリシテイン等のグリシテイン類等の多くのイソフラボンやサポニンが含まれています。そして，これら大豆胚軸に含まれる成分には，微生物の生育や微生物を用いた発酵（ダイゼインのエクオールへの変換）を阻害する作用があることが本願の優先日前から知られています。」として，「エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いたエクオールの製造において，その発酵原料として大豆胚軸を選択することには阻害要因が存在します。」とするものであり，ここでは，原告は，明らかに，「大豆胚軸」を「大豆胚軸の抽出物（イソフラボン等）」と異なる「発酵を阻害する成分が含まれる大豆胚軸自体」であると主張していると認められる。


本件特許は親出願の分割出願に係るものであるから，本件発明における「大豆胚軸」も親出願と同様に理解されるべきところ，親出願の出願経過における原告の上記主張の内容は，上記(2)の説示と同内容であり，これを裏付けるものということができる。
エこれに対し，原告は，親出願の出願経過における上記主張は，（ダイゼイン類以外の）イソフラボンや，サポニンの存在を，大豆胚軸を選択する阻害要因として主張したのであって，大豆イソフラボンと大豆胚軸を殊更に区別して，後者のみに阻害要因があると主張したのではないことは明らかであり，まして，大豆胚軸の抽出物を発酵させた場合が「大豆胚軸発酵物」から除外されるということはどこにも述べられていないと主張する。しかし，上記説示のとおり，親出願の出願経過における原告の意見書における前記主張は，明らかに，「大豆胚軸」を「大豆胚軸の抽出物（イソフラボン等）」と異なる「発酵を阻害する成分が含まれる大豆胚軸自体」であるとするものであるから，これに反する原告の上記主張は採用できない。
(4)被告製品について
ア証拠（甲３，丙５）によれば，被告製品は，補助参加人が被告に供給する「EQ-5」に「ビール酵母」，「ラクトビオン酸含有乳糖発酵物」などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントであること，上記の「EQ-5」は，大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物である高い純度の原料イソフラボン（その９０％以上がダイジンなどの大豆イソフラボンである。）を，さらに発酵させて得られたものであることが認められる。
そうすると，被告製品に含まれる「EQ-5」は，大豆胚軸抽出物の発酵物であって，大豆胚軸自体の発酵物ではないから，「EQ-5」ひいては被告製品も，本件発明の構成要件１－Ｃ及び３－Ａを充足せず，本件発明の技術的範囲に属さないものというべきである。
イこれに対し，原告は，被告らが主張する原料イソフラボンの組成（丙５の別紙１）を見ても，ダイゼイン類，グリシテイン類，ゲニステイン類の順にその含有量が多く，中でも配糖体であるダイジン，グリシチン及びゲニスチンの含有量が多いという，大豆胚軸に特徴的な組成を示しており，さらに，たんぱく質，脂質，灰分及び食物繊維は，本件明細書（段落【００１９】）に記載された加熱処理，乾燥処理，蒸煮処理，脱脂処理又は脱タンパク処理によっても減少しうるものであるから，結局，当該発酵原料は大豆胚軸と質的に異なるものではなく，せいぜい，大豆胚軸にダイゼイン類が失われない限度で処理を施したものにすぎない旨主張する。
しかし，証拠（丙５）によれば，原料イソフラボンは，100gあたり92gの総イソフラボン含有量であり，大豆イソフラボン以外の成分の含有量は，100g中せいぜい8gにすぎないことが認められるところ，本件明細書記載の実施例をみると，大豆胚軸の総イソフラボン類は100gあたり1.942gであり（表２），これに本件明細書【0019】に記載されているような脱タンパク，脱脂，蒸煮，乾燥などの処理を行っても，100gあたりのタンパク質38.1g，脂質13.0g，灰分4.3g，食物繊維10.5g，水分3.2g（表３）が減量するだけで，原料イソフラボンのような100gあたり92gもの総イソフラボン含有量には到底なり得ず，結局，原料イソフラボンが本件明細書に記載されているような加工を行った大豆胚軸と質的に異ならないなどとはいうことができないから，原告の上記主張は採用できない。
(5)小括
以上のとおり，被告製品は本件発明の構成要件１－Ｃ及び３－Ａを充足しない。これに対し，原告はるる主張するが，いずれも採用できない。
２結論
よって，その余の争点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官          沖中康   人
裁判官          奥        俊    彦
裁判官      髙櫻慎   平
（別紙）
被告製品目録
大豆胚芽抽出発酵物含有食品
製品名エクオール＋ラクトビオン酸
以上
（別紙）被告製品の構成
１原告の主張
ａ   大豆胚   芽を原   料とし   ，アル   ギニン   を添加   して発   酵工程   を経る   ことに   よ
り生成され，
ｂ１.３２ｇ（３カプセル）あたりエクオール約１０ｍｇを含有し   ，ｃ１.３２ｇ（３カプセル）あたりオルニチン約２４   .２９ｍｇを含有するｄ経口摂取型のサプリメント。
２被告らの主張
ａ   大豆胚   軸から   抽出さ   れたイ   ソフラ   ボンを   酵素処   理した   ものに   種菌と   栄養培地   を添加   して発   酵させ   たもの   ，ビー   ル酵母   ，及び   ラクト   ビオン   酸含有乳糖発酵物，とをHPMC及びカラメル色素から成るハードカプセルに封
入した
ｂ１.３２ｇ（３カプセル）あたりエクオール約１０ｍｇ   を含有し，ｃ１.３２ｇ（３カプセル）あたりオルニチン約２４   .２９ｍｇを含有するｄ経口摂取型のサプリメント。
（別紙）当事者の主張（争点１について）
〔原告の主張〕
(1)本件各発明の内容
本件特許の請求項１の記載から明らかなとおり，本件各発明は，①大豆胚軸を基本的な原料として発酵を行い，大豆胚軸に多く含まれるダイゼイン類から発酵物中にエクオールを得ることのほか，②発酵物中に，エクオールの生成と同時にもう１つの有用成分であるオルニチンをも含有させることを内容とするものである。


これらのことは，「ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有する微生物を用いて，大豆の胚軸を発酵させると，高い効率でエクオールが生成し，エクオール含有大豆胚軸発酵物が得られることを見出した。」（段落【００１１】），「大豆胚軸とは，…ダイゼイン配糖体やダイゼイン等のダイゼイン類が多く含まれていることが知られている。」（段落【００１９】），「特に，エクオール産生菌として，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの…を使用する場合には，大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって，得られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。」（段落【００２２】），「アルギニンを含む発酵原料に対して，オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物には，オルニチンも生成・蓄積しているので，当該大豆胚軸発酵物によれば，肝機能改善，成長ホルモン分泌促進，免疫賦活，筋肉量増大，基礎代謝能の改善等のオルニチンに基づく有用生理作用をも得ることができる。」（段落【００３８】），「アルギニンを含む発酵原料に対して，オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物を使用する場合には，食品中にオルニチンをも含有させることができるので，食品としての有用性を一層高めることができる」（段落【００３９】）といった本件明細書の記載から明らかであり，実施例１～３には，大豆胚軸及びアルギニンを混合した原料を発酵させた発酵物には高効率でエクオールが生成されていることが，実施例４には，大豆胚軸及びアルギニンを含む原料を発酵させた発酵物には，高含量のエクオールに加えてオルニチンが生成されることが記載されている（なお，実施例５～１２の大豆胚軸発酵物も，製造の条件は実施例３と同様とされており，アルギニンから生成されるオルニチンを含有している。）。
(2)「大豆胚軸発酵物」の意義
ア本件各発明の「大豆胚軸発酵物」とは，大豆胚軸を発酵原料として用いた発酵物をいい，ダイゼイン類が失われない限度で各種処理・工程を経た大豆胚軸を発酵原料として生成された発酵物も含むと解される。イ本件明細書では，段落【００１９】において，「発酵原料としては大豆胚軸が用いられる」と記載され，また，「本発明に使用される大豆胚軸は，含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として，大豆の産地や加工の有無については制限されない。例えば，生の状態のもの；加熱処理，乾燥処理，蒸煮処理等に供された大豆から分離したもの；未加工の大豆から分離した胚軸を加熱処理，乾燥処理又は蒸煮処理等に供したもの等のいずれであってもよい。また，本発明で使用される大豆胚軸は，脱脂処理や脱タンパク処理に供したものであってもよい。また，本発明に使用される大豆胚軸の形状については，特に制限されるものではなく，粉末状であっても，粉砕又は破砕されたの［原文ママ］ものであってもよい。」とされている。大豆胚軸に施す処理のうち，本件明細書に記載されている加熱処理，乾燥処理，蒸煮処理，脱脂処理及び脱タンパク処理によっても，その成分組成の変化は生じうる。すなわち，発酵原料として用いられる大豆胚軸は，エクオールを生成するために必要なダイゼイン類が失われない限度であれば，その成分の除去や成分組成の変化を伴うものも含めて「加工の有無については制限され」ず，またその形状についても制限はない。加えて，本件明細書においては，大豆胚軸には「発酵効率の促進や発酵物の風味向上等を目的として，酵母エキス，ポリペプトン，肉エキス等の窒素源；グルコース，シュクロース等の炭素源；リン酸塩，炭酸塩，硫酸塩等の無機塩；ビタミン類；アミノ酸等の栄養成分を添加してもよ」く（段落【００２２】），「発酵原料のｐＨを…調整しておくことが望ましい」ともされている（段落【００２３】）。このように，発酵原料として用いられる大豆胚軸は，各種処理・工程を経たものであってもよいとされている。また，本件明細書では，「使用する発酵原料（大豆胚軸含有物）には，更に，前記ダイゼイン類を含むイソフラボンを添加しておいてもよ」く，「イソフラボンを発酵原料に別途添加しておくことにより，得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール含量をより高めることが可能になり，その有用性を一層向上させることができる。」ともされている（段落【００２４】）。すなわち，大豆胚軸が基本的な発酵原料である限り，（添加した）イソフラボンの発酵により得られる物（エクオール）も「大豆胚軸発酵物」の一部をなすものとされ，「大豆胚軸発酵物」は，大豆胚軸自体を発酵させたもののみには限定されていない。
ウ加えて，上記(1)で述べた本件各発明の内容に鑑みると，本件各発明は，大豆，葛根湯，レッドグローブ，アルファルファ等のダイゼイン含有原料を発酵させたものに比べてエクオールの生成量が多いこと（本件明細書段落【００１３】），及びエクオール以外の有用成分としてオルニチンが含まれること（段落【００３８】）がその主要な効果であり，それらは，（ダイゼイン類を多く含有する）大豆胚軸に由来し，かつアルギニンを含む発酵原料を用いる以上は，大豆胚軸が（ダイゼイン類が失われない限度で）各種処理・工程を経たものであっても変わりはない。エ一方で，大豆胚軸から大豆胚軸の抽出物を排除する趣旨の記載は，本件明細書には存在しない。
オ以上の本件明細書の記載によれば，本件各発明の「大豆胚軸発酵物」は，ダイゼイン類が失われない限度で各種処理・工程を経た大豆胚軸を発酵原料として生成された発酵物も含むものである。
(3)本件明細書の記載に関する被告らの主張についてア被告らは，従来技術に関する本件明細書段落【０００７】及び【０００８】の記載を挙げて，大豆胚軸と大豆胚軸抽出物が別物と理解されていると主張するが，上記の記載は，従来技術の記載に過ぎない。本件各発明は，上記(1)でも述べたとおり，大豆胚軸に豊富に含まれるダイゼイン類から多量のエクオールが生成されるとともに，栄養成分として発酵原料に含まれるアルギニンを，アルギニン変換能を有するエクオール産生菌によってオルニチンに変換させることで，同じ発酵工程でオルニチンというもう１つの有用成分を得ることを可能とし，それにより従来技術において大豆胚軸抽出物に存在したコスト高という欠点を克服したものである。また，本件各発明は，栄養成分として発酵原料に含有されるアルギニンをもう１つの有用成分であるオルニチンに変換することで，大豆胚軸の抽出物を発酵原料として利用する際に別途栄養素の添加が必要になるという従来技術の欠点を逆に利用し，発酵物をより有用なものにしたものである。すなわち，本件各発明は，従来技術と異なり，むしろ，発酵原料に栄養素を含めることを積極的に必要としているのである。したがって，被告らが指摘する点は，「大豆胚軸発酵物」の上記解釈を否定する理由とはならない。


イ被告らは，本件明細書段落【００１１】の記載を挙げ，大豆胚軸抽出物とは区別された「大豆の胚軸」を発酵させたものが本件各発明の対象であると主張するが，段落【００１１】には発酵原料から大豆胚軸抽出物を排除するような記載はないし，大豆胚軸発酵物の原料となる大豆胚軸が各種処理・工程を経たものでもよいことは，上記(2)で述べたとおりである。
ウまた，被告らは，本件明細書に記載された実施例がいずれも「粉末状大豆胚軸」を発酵処理したものである点，大豆イソフラボン類以外の成分が大量に含まれている点を挙げるが，構成要件１－Ｃ及び３－Ａにそのような要件が含まれているものではないし，本件明細書に大豆胚軸抽出物を発酵原料として用いることを排除するような記載はないこと，大豆胚軸が各種処理・工程を経たものであってもよいとされていることは，繰り返し述べているとおりである。
(4)出願経過に関する被告らの主張について
ア被告らは，原告が親出願の審査過程で提出した意見書（丙３の４）において，発酵原料となるダイゼイン類含有物質として大豆胚軸を選択することには阻害理由があると主張したこと，それと同時に各請求項を「大豆胚軸を…発酵させて得られるもの」に限定したことを以て，大豆胚軸が大豆胚軸それ自体を指すことを明らかにしたと述べる。しかし，まず，原告が上記主張と同時に，基礎出願の各請求項を大豆胚軸を発酵させて得られるものに限定したという事実はない。当該意見書（丙３の４）の提出（平成２３年１１月２９日）より前に公表されている基礎出願の明細書（丙３の１）記載の請求項１には，既に「大豆胚軸を発酵させて得られる」という要件が入っており，この要件の存在や内容は上記主張の前後で変わりはない。
次に，原告が行った阻害要因に関する主張は，「大豆胚軸にはダイゼイン類だけでなく，ゲニスチン，マロニルゲニスチン，アセチルゲニスチン，ゲニステイン，ジハイドロゲニステイン等のゲニステイン類，グリシチン，マロニルグリシチン，アセチルグリシチン，グリシテイン，ジハイドログリシテイン等のグリシテイン類等の多くのイソフラボンやサポニンが含まれて」おり，これらが微生物の生育や微生物を用いた発酵を阻害する作用がある，というものである。すなわち，（ダイゼイン類以外の）イソフラボンや，サポニンの存在を，大豆胚軸を選択する阻害要因として主張したのであって，大豆イソフラボンと大豆胚軸を殊更に区別して，後者のみに阻害要因があると主張したのではないことは明らかである。まして，大豆胚軸の抽出物を発酵させた場合が「大豆胚軸発酵物」から除外されるということは，意見書（丙３の４）のどこにも述べられていない。実際に，大豆イソフラボンには大豆胚軸から抽出したものだけでなく丸大豆から抽出したもの等も存在し，それらの間で成分組成が異なっており（甲６～８），また，大豆胚軸にはサポニンが多く含まれる（甲８）。これらは，本件特許の出願時点においても技術常識であった（甲７，８）。なお，丙５の別紙１によれば，被告らが発酵原料であると主張するものにおいても，相当量のゲニステイン類（ゲニスチン，ゲニステイン，アセチルゲニスチン）及びグリシテイン類（グリシチン，グリシテイン，アセチルグリシチン）が含まれており，また，原告は，被告製品にサポニンが含まれることを確認している。原告が挙げる上記阻害要因，すなわち，ダイゼイン類以外のイソフラボンやサポニンが微生物の生育や微生物を用いた発酵を阻害するという事象は，被告製品にも同様に当てはまる。イ次に，被告らは，原告が，本件特許の審査過程において提出した意見書（丙４の３）において，拒絶理由通知書（丙４の２）で引用された引例１（丙４の１）について，大豆胚軸の発酵物ではなくその発酵物の抽出物が開示されているに過ぎない等と主張したことを以て，抽出した物と抽出前の物は別異の物であることを明らかにした，と主張する。しかし，原告は，引例１（丙４の１）に開示されているのが大豆胚軸の発酵物からの抽出物で，しかも高脂血症に対する緩和作用等が確認されたイソフラボンアグリコンを含むものであるという点を，有用成分の組み合わせの動機付けに関して主張したに過ぎず，大豆胚軸発酵物の発酵原料について，大豆胚軸の抽出物が除かれるという趣旨の主張を行ったのではない。
ウ次に，被告らは，原告が本件各発明の対象に大豆胚軸の抽出物の発酵物を含むと主張するのであれば，禁反言の原則により許されないと主張する。しかし，上記のとおり，原告が審査過程において「大豆胚軸発酵物」から大豆胚軸に抽出処理を施したものを発酵させた場合を除外する主張をしていた事実はない。また，被告らが指摘する部分（丙４の３の３頁目「加えて，」で始まる段落）は，原告が上記引例１のみについて付加的に述べた主張に過ぎず，拒絶理由の解消，すなわち本件特許の特許査定とは因果関係がない。このことは，同じ拒絶理由について引例１とともに引例２及び３も同時に引用されていたところ（丙４の２），当該意見書（丙４の３）によって，（当該付加的な主張が当てはまらない）引例２及び引例３との関係でも拒絶理由が同時に解消し，特許査定に至っていることから明らかである。
エ以上より，被告らが主張する点は，いずれも本件各発明に大豆胚軸の抽出物の発酵物が含まれないと解する理由にはならない。また，原告は，審査過程において，大豆胚軸と大豆胚軸抽出物を区別してその違いを主張したものではなく，本件訴訟における上記主張が禁反言の原則により禁じられるものでもない。
(5)被告製品が大豆胚軸発酵物に該当すること
ア前記(2)で述べたとおり，本件各発明の「大豆胚軸発酵物」には，ダイゼイン類が失われない限度で，大豆胚軸に各種の処理・工程を施したものを発酵原料として生成された発酵物も含まれる。
イ被告らは，被告製品の原材料であるＥＱ－５は，大豆胚軸から抽出過程を経て抽出された純度の高いイソフラボン（原料イソフラボン）が発酵原料となっており，その発酵物は「大豆胚軸発酵物」には当たらないと主張する。
しかし，被告らが「原料イソフラボン」であると主張するものは，より正確には，大豆イソフラボンを１００ｇ中９２ｇ，その余の成分を１００ｇ中８ｇ含む物質（丙５の別紙１参照）であり，その全体が大豆胚軸からの抽出物である。


また，被告らが主張する発酵原料のイソフラボンの組成（丙５の別紙１）を見ても，ダイゼイン類，グリシテイン類，ゲニステイン類の順にその含有量が多く，中でも配糖体であるダイジン，グリシチン及びゲニスチンの含有量が多いという，大豆胚軸に特徴的な組成（本件明細書段落【００５３】の【表２】「発酵前」の欄，甲６～８）を示している。さらに，たんぱく質，脂質，灰分及び食物繊維（丙５，４頁「表２」）は，本件明細書（段落【００１９】）に記載された加熱処理，乾燥処理，蒸煮処理，脱脂処理又は脱タンパク処理によっても減少しうるものである。結局，被告らが主張する「抽出」の内実は，エクオールの直接の材料となるダイゼイン類の割合を高めるために行った加工に過ぎない。
このように，当該発酵原料は大豆胚軸と質的に異なるものではなく，せいぜい，大豆胚軸にダイゼイン類が失われない限度で処理を施したものである。
したがって，当該発酵原料の発酵物であるＥＱ－５を原材料とする被告製品は，「大豆胚軸発酵物」に該当する。
(6)まとめ
以上より，被告製品は本件各発明の構成要件１－Ｃ及び３－Ａを充足し，本件各発明の技術的範囲に属する。
〔被告らの主張〕
(1)本件明細書によれば，構成要件１－Ｃ及び構成要件３－Ａの「大豆胚軸発酵物」は，「大豆胚軸抽出物の発酵物」を含まないことア「大豆胚軸」と「大豆胚軸抽出物」についての記載本件明細書の段落【０００７】【０００８】では，「大豆胚軸」と「大豆胚軸抽出物」とは別の物であると理解し，それぞれの問題点（課題）を記載している。
「抽出」とは，「液状または固状の混合物に溶剤を接触させて，混合物の中のある特定の物質を他から分離する操作をいう。」（丙１：化学大辞典９２４頁）ところ，上記の「大豆胚軸抽出物」とは，そのような抽出操作を経て大豆胚軸から分離された特定の物質であるイソフラボンなどを意味する。
現に上記明細書の記載において「その抽出物については種々の用途が開発されている（例えば，特許文献３）」と記載されている特許文献３（特開２００２-２３４８４４号，丙２）に記載されている「大豆胚軸抽出物」は，「イソフラボンまたはサポニン」（【請求項６】【００１１】）とされていることからも，本件明細書でいう「大豆胚軸抽出物」とは，大豆胚軸から抽出して分離された「イソフラボンまたはサポニン」などの抽出成分を指しており，抽出作業を経ていない「大豆胚軸自体」とは区別して理解していることが分かる。
さらに，上記記載においては，「大豆胚軸抽出物は，それ自体コストが高いという欠点がある」「大豆胚軸抽出物は，…発酵のために別途栄養素の転嫁が必要となるという問題点がある」「このような理由から，大豆胚軸抽出物は，エクオールを工業的に製造する上で原料として使用できない」とされており，大豆胚軸抽出物を発酵原料として用いることは本件特許の範囲には入らないことが意識的に記載されているというべきである。なお，大豆胚軸抽出物を発酵原料として用いることの問題点は，後述の通り，本件特許の分割前の親出願の出願過程でも一貫して指摘されており，前記のことを裏付けている。
イ発明の課題と解決手段についての記載
本件発明の課題は「大豆胚軸発酵物を提供する」とされ（段落【００１０】），課題を解決する手段としては，「大豆の胚軸を発酵させる」と記載されている（段落【００１１】）から，本件発明では，前記の「大豆胚軸抽出物」とは区別された「大豆の胚軸」を選択してこれを発酵させたものが本件発明の対象と理解される。
ウ大豆胚軸の加工についての記載
また本件明細書の段落【００１９】の記載でも，「発酵原料としては大豆胚軸が用いられる」と記述しているので，前述した抽出物を含まないものと理解される。なお，同段落には「加工の有無については制限されない」との記載もあるが，その加工の例としては，「生の状態のもの；加熱処理，乾燥処理，蒸煮処理等に供された大豆から分離したもの；未加工の大豆から分離した胚軸を加熱処理，乾燥処理又は蒸煮処理等に供したもの等」としていて，抽出操作は含まれておらず，したがって，抽出したイソフラボンなどの成分を発酵原料とすることを記載していない。
エ実施例の記載
さらに，本件発明の実施例１～１４では，いずれも「粉末状大豆胚軸」を発酵処理しており，大豆胚軸から抽出した「イソフラボン」などの成分を原料として発酵させた例は存在しない。
また，実施例４に関する段落【００５２】では，粉末状大豆胚軸100gあたりの大豆イソフラボン類の合計（総イソフラボン）はわずか1942.0mg（約1.9g）であり，「原料として使用した粉末状大豆胚軸」中には，大豆イソフラボン類のみに止まらず，たんぱく質，脂質，灰分，食物繊維などが大量に含まれていることを表２，表３において明らかにしている。
オ本件明細書の記載に基づく「大豆胚軸」の解釈
以上のとおり本件明細書の記載によると，本件発明の「大豆胚軸」とは，「大豆胚軸」それ自体，すなわち表3に記載のようなたんぱく質・脂質・灰分・食物繊維などの多様な成分を含むものを意味する。その結果，本件発明の「大豆胚軸」には，大豆胚軸から抽出操作を経て得られた「大豆胚軸抽出物」は含まれない。したがって，「大豆胚軸発酵物」とは，そのような「大豆胚軸」自体を発酵させた物と解釈され，「大豆胚軸抽出物の発酵物」は含まれない。
(2)出願経過による「大豆胚軸」の解釈
出願経過を参照しても，本件発明の「大豆胚軸」は，「大豆胚軸抽出物」を含まず，「大豆胚軸発酵物」には「大豆胚軸抽出物の発酵物」を含まないことが理解できる。
ア分割前の親出願による解釈
本件特許の親出願の審査過程において，原告は，引用例に記載の発酵の原料である「大豆胚軸の抽出物」を「大豆胚軸」に置き換えることには阻害要因が存在する，と述べている。すなわち，親出願の審査過程で，特許庁から平成２３年１１月９日付で国際公開２００５/００００４２号を引用文献１（丙３の２）とする拒絶理由が発せられた（丙３の３）のに対し，出願人は平成２３年１１月２９日付意見書において，引用文献１にはダイゼイン類含有物質として，大豆胚軸以外にも，大豆イソフラボンなどが記載されているが，この発明において，「大豆胚軸」を選択することには阻害事由がある，と主張した（丙３の４）。このように主張すると同時に出願人は手続補正書で各請求項について，「大豆胚軸を・・・発酵させて得られる」ものに限定した。


以上のとおり，親出願において出願人は，ダイゼイン類含有物質として，大豆胚軸以外にも，大豆イソフラボンなどが存在するところ，「大豆胚軸に含まれる成分には，微生物の生育や微生物を用いた発酵（ダイゼインのエクオールへの変換）を阻害する作用があることが知られているため，大豆胚軸を選択することには阻害理由がある」と主張している。すなわち，出願人は，親出願において，大豆胚軸とは，大豆胚軸の抽出物（イソフラボン）などと異なり，発酵を阻害する成分が含まれる大豆胚軸それ自体であることを明らかにしている。
本件発明は，親出願に係る発明と当初同一の明細書に関連する発明として記載されていたものであり，本件発明における用語「大豆胚軸」が，親出願における当該用語と異なる意味に用いられることはないはずであるから，親子関係にある本件特許においても，「大豆胚軸」とは，大豆胚軸の抽出物（イソフラボン）を含まないものである，と理解せざるを得ない。
イ本件特許の出願経過
本件特許は，平成２７年１０月２１日付で「日本未病システム学会雑誌，２００２年，Vol.8,No.2，pp.232-2」を引用文献１（丙４の１）として拒絶理由通知（丙４の２）を受けた。
これに対し原告は，平成２７年１２月１６日意見書（丙４の３）において，「引例１には，大豆胚軸の発酵物ではなく，その抽出物であってイソフラボンアグリコンを含むものに高脂血症に対する緩和作用等があることが記載されているに過ぎません」としている。つまり，引例１は，大豆胚軸の発酵物自体ではなく，大豆胚軸発酵物から抽出した物を開示するものであると述べ，その上で，引例１と「エクオール及びオルニチン」を組み合わせるとすれば，抽出物と組み合わせになる筈であるところ，本件発明におけるように「抽出前の大豆胚軸発酵物を敢えて選択」することはない，と主張している。
すなわち，出願人は，抽出した物と抽出前の物は別異の物であり，本件発明の対象は「抽出していない大豆胚軸そのもの」を用いた発酵物であることを自ら明らかにしている。
ウ出願経過のまとめ
以上の通り，本件特許等の出願経過を見れば，原告は本件発明の「大豆胚軸」は抽出操作前の「大豆胚軸」それ自体を意味するものと主張していた。したがって，本件特許登録後において，本件発明の対象に「大豆胚軸の抽出物」の発酵物を含むと解することはできず，仮にこれを含むと主張するのであれば，禁反言の原則により許されない。
(3)被告製品の非侵害
被告製品は，補助参加人が被告に供給する「EQ-5」を原材料とし，これに「ビール酵母」，「ラクトビオン酸含有乳糖発酵物」などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントである（甲３，３頁）。ここで，上記被告製品の原材料である「EQ-5」は大豆胚軸から抽出過程を経て抽出された高い純度のイソフラボン（原料イソフラボン）を，さらに発酵させて得られたものである（丙５：報告書）。
この原料イソフラボンは，その９０％以上がダイジンなどの大豆イソフラボンであるから，これが大豆胚軸の抽出物であることは明らかである（丙５別紙１「分析試験成績書」）。
このようにして原料イソフラボンを発酵させたあとの「EQ-5」中のイソフラボンについては，ほぼ全部がエクオールであり（丙５別紙４），イソフラボン類以外の成分（脂質・灰分・食物繊維など）についても丙５別紙５に示すとおりで，本件特許の「大豆胚軸発酵物」（本件特許公報１０頁段落番号【００５４】【表３】「発酵後」）とは大きく異なっている。したがって，「EQ-5」は「大豆胚軸発酵物」ではなく「大豆胚軸抽出物の発酵物」である。このように，被告製品は，原材料として「大豆胚軸抽出物の発酵物」である「EQ-5」を含有するが，「大豆胚軸発酵物」を含有せず，その余の原材料も大豆由来の原材料ではないから，被告製品は本件発明の技術的範囲に含まれない。
以上
（別紙）当事者の主張（争点２について）
(1)丙６に基づく進歩性欠如の有無（補助参加人主張の無効理由１）について
〔補助参加人の主張〕
ア公知文献
丙６（特公平７－６１２４１号公報）には，「健康食品やその他の各種分野の食品などの製造に利用」できる，大豆胚軸を発酵生産物，すなわち「大豆胚軸発酵物」の発明が記載されている。
丙７（食品と開発Vol.40    No.11，p62）は，「オルニチン」がいわゆるサプリメントに添加される成分として周知であることを記載している。丙８（医学のあゆみVol.208   No.12p996-1000   2004.3.20）９９９頁左欄１   ０～２   ０行の   記載及   び丙９   （栄養   評価と   治療    Vol.22no.2p47(151)）４７(１５１)頁右欄IIの記載によれば，本件特許の出願時において「エクオール」はそもそもヒトの体内で産生され得る複数の有用な生理作用を有する物質であり，かつヒトがそれ自体を摂取することは有効であると当業者に認識されていたことからして，「エクオール」は食品等に添加される成分として周知のものであったことは明らかである。さらに，このことは，本件明細書の記載からして本件特許権者も認めている。
イ本件発明１との一致点及び相違点
本件発明１と丙６記載の発明を対比すると，両者は「大豆胚軸発酵物」である点で一致する。
他方，本件発明１は，オルニチン及びエクオールを含有するが，丙６には，オルニチン及びエクオールを含有する点について記載がない点で相違する。
ウ相違点について
本件特許の出願日において，食品，さらにサプリメントや健康食品の分野にあって，それら食品等を多機能化し，あるいはその機能を高度化し，さらに商品の付加価値を高めるため，複数の生理活性物質を構成成分として含有させて食品等とすることは，通常行われていた食品開発の手法であり，技術常識である。この技術常識の下，「健康食品やその他の各種分野の食品などの製造に利用」できる，丙６に記載の「大豆胚軸発酵物」を多機能化し，あるいはその機能を高度化し，さらに商品の付加価値を高めるため，これに，生理活性物質として有用性が周知の「オルニチン」及び「エクオール」を添加することは，当業者が極めて容易に想到可能な事項である。
また，本件明細書には，このような組み合わせにより予想外の結果が得られたとする記載はない。
したがって，本件発明１は，丙６及び丙７～９，さらに技術常識から当業者が容易に発明することができた発明であり，進歩性を有しない。
エ本件発明３について


丙６に記載の「大豆胚軸発酵物」は，「健康食品やその他の各種分野の食品などの製造に利用」できるものであるから，これを配合し，食品とすること，さらにその機能に着目して，特定保健用食品，栄養補助食品，機能性食品，病者用食品，化粧品，又は医薬品とすることは，当業者が容易に想到できる事項である。
したがって，本件発明３も，丙６及び丙７～９，さらに技術常識から当業者が容易に発明することができた発明であり，進歩性を有しない。
〔原告の主張〕
ア補助参加人による本件各発明の要旨の主張は誤っていることまず，補助参加人が前提とする本件各発明の要旨の認定には誤りがある。本件発明１は，「オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物」の発明であり，本件発明３は，「請求項１…に記載の大豆胚軸発酵物を配合した」食品等の発明である。本件各発明において，オルニチン及びエクオールは大豆胚軸発酵物に「含有」されている必要があり，大豆胚軸発酵物に後からオルニチン及びエクオールを加えても，それは当該大豆胚軸発酵物がオルニチン及びエクオールを「含有」していることにはならない。本件明細書においても，「上記の条件で発酵処理されて得られる大豆胚軸発酵物には，エクオールが生成されて蓄積されており，エクオールの有用生理作用を発現することができる。」（段落【００２８】），「アルギニンを含む発酵原料に対して，オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物には，オルニチンも生成・蓄積しているので」（段落【００３８】），「アルギニンを含む発酵原料に対して，オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物を使用する場合には，食品中にオルニチンをも含有させることができる」（段落【００３９】）等の記載がある一方で，大豆胚軸発酵物の生成後にオルニチン及びエクオールを加えることに関する記載が一切なく，「含有」とは，大豆胚軸発酵物が生成された時点で，その成分としてオルニチン及びエクオールが含まれることを意味していることは明らかである。イ丙６の発酵生産物にオルニチン及びエクオールを含有させることは容
易想到でないこと
本件各発明は，発酵工程により得られるエクオールとオルニチンという２つの有用成分を同時に含有する大豆胚軸発酵物であることを特徴とするものである。
一方で，丙６には，有用成分である大豆サポニンを多く含む大豆胚軸を，大豆サポニンを高濃度に残留させつつ大豆胚軸特有の苦味や渋味を除去して食用に適するようにするために，納豆菌，麹菌又はテンペ菌で発酵させて得られる大豆胚軸の発酵生産物が記載されている（第８カラム〔発明の効果〕）。しかし，オルニチン及びエクオールについては何らの記載もなく，発酵生産物中にそれらが存在していることや，それらが人間にとって有用な成分であることを示唆する記述もない。
また，オルニチン及びエクオールがそれぞれ生理活性を有することが知られていたとしても，オルニチン及びエクオールを含有させることができる物質は無数に存在し，かつ，生理活性を有する物質は他にも無数にある（補助参加人が挙げる丙７から丙９において，特にオルニチン及びエクオールと大豆胚軸の発酵生産物との組み合わせを示唆する記載もない。）。その中で，大豆胚軸特有の苦味や渋味を除去するために大豆胚軸を納豆菌，麹菌又はテンペ菌で発酵させるという特定の処理を経た大豆胚軸の発酵生産物と，オルニチン及びエクオールという組み合わせのみを選択し，敢えて大豆胚軸の発酵生産物にオルニチン及びエクオールを含有させる動機付けはない。また，仮に，当業者が，大豆胚軸の発酵生産物，オルニチン及びエクオールの３つを組み合わせることに想到したとしても，発酵生産物である大豆胚軸発酵物の中にオルニチン及びエクオールを含有させるという本件各発明の着想に至ることはない。
丙６には，オルニチン及びエクオールに関する記載はもとより，有用成分の追加に関する記載すらなく，丙７から丙９までにおいても，オルニチン及びエクオールを大豆胚軸の発酵生産物と組み合わせることに関する記載はないのであるから，「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」が存在したということは到底できない。(2)分割出願要件違反等の有無（補助参加人主張の無効理由２）について
〔補助参加人の主張〕
親出願（特願２００７－５４９１３３号（丙３の１））に付与された特許第５０３０７９０号（丙１０）の請求項６は，本件発明と同一発明であり，本件特許は，分割出願要件違反（特許法４４条）か，特許第５０３０７９０号（丙１０）との先願主義違反（特許法３９条）であって，無効である。すなわち，特許第５０３０７９０号の請求項１の記載は，「大豆胚軸を，ダイゼイン配糖体，ダイゼイン，及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス・ガルビエで，発酵させて得られる，エクオール含有大豆胚軸発酵物。」であり，請求項６の記載は，「更に，オルニチンを含む，請求項１に記載の大豆胚軸発酵物。」である。請求項１は，いわゆるプロダクトバイプロセスクレーム（ＰＢＰクレーム）と解されるが，あくまで「物」の発明と解すると，「エクオールを含有する大豆胚軸発酵物」であり，これに請求項６の事項を加えれば，「オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物」となり，本件特許の請求項１とまさに一致する。
〔原告の主張〕
まず，特許法４４条に違反して出願がなされたことは特許の無効理由とはならない（特許法１２３条１項）。
また，本件発明１は「オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物」であるところ，親出願の請求項６（丙１０）は，「大豆胚軸を，ダイゼイン配糖体，ダイゼイン，及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス・ガルビエで，発酵させて得られる，エクオール含有大豆胚軸発酵物」であって，「オルニチンを含む」ものである。後者は，「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン，及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス・ガルビエで，発酵させて得られる」という要件を含むものであり，また，生成される発酵物にはラクトコッカス・ガルビエが含まれることになるから，本件発明１とは構成が異なり，本件発明１と親出願の請求項６に係る発明は同一でない。
(3)明確性要件違反の有無（補助参加人主張の無効理由３）について
〔補助参加人の主張〕