このように，本件建物は，競落人がそのまま居住するには種々の障害があり，競落後の明渡しまでトラブルの発生が予想されることやライフライン整備のための多額の出費が余儀なくされることなど多くの危険性，不確実性が伴う物件といえる。本件土地及び建物を２回の期間入札に付しても買受申出人が現れず，売却基準価額が当初の１１１３万円から４３５万円にまで減価されたのもこのような事情によるものと推察される。
他方で，原告は，平成１８年９月２１日にＥと婚姻し，本件建物を取得した平成１９年当時は同人及びその子供らと同居していたところ，Ｅの自宅の土地は平成１７年１月２５日に購入されたもので，自宅建物は同年５月５日に建築されたものであった。そして，当該土地建物に対し，保証委託契約に基づく求償債権を被担保債権とし，Ｏ株式会社を抵当権者とする債権額２１００万円の抵当権が設定されていた（乙４）。
原告は，本件建物取得の動機について，家族及び中国から呼び寄せる母親との同居並びに第三者への賃貸等の目的でこれを取得した旨を供述しているが，Ｅの上記自宅は，平成１９年の時点では，新築後２年しか経過しておらず，住宅ローンも相当額残っており，当該不動産を処分して，利用するのに多くの障害のある本件建物を取得するというのは，上記障害が除去される見込みがうかがわれない本件においては不自然といえる。殊に，家族と同居するなどの目的で不動産を取得するのであれば，通常，家族に対する事前相談等がなされてしかるべきであるが，前記１アのとおり，原告は，本件建物を取得したことをＥに一切説明しておらず，同人は本件火災後に初めてこれを知るに至ったこと，中国に居住する母親を呼び寄せる点についても，一度同女に対する査証の発給が瀋陽総領事館において拒絶されており，再度の査証の申請及び発給が早期に実現する見込みもなかったこと，原告は本件建物の買受価額さえ正確に把握していなかったことに加えて，これらの点に関する原告の供述が曖昧で，到底合理的なものと評価できないことなど，原告が真に居住等の利用目的で本件建物を取得したとするには不自然な点が多々存するというべきである。
イ原告のＸに対する７００万円の支払について
本件建物の取得に係る金銭の支払についての原告の主張は，原告がＸに合計７００万円を支払い，その際にＸから原告に対して前記１イで見た２枚の領収証が交付されたというものであり，原告及びＸもその旨供述する。しかしながら，その金銭の移動を裏付ける証拠として提出されているのは，Ｆ名義の預金口座からの出金記録のみである。預託金額等について一切書面による記録を作成せずに双方の記憶のみに依拠して他人名義の預金口座に金銭を預託するという方法自体不自然なものであり，実際にＦも原告が預託していた金員の正確な金額を記憶していない（乙３）。原告が，オーバーステイという口座開設の障害が消滅した後においても，預金口座を開設しなかったということからしても（乙２・２４４丁，１０），Ｆ名義の預金口座に自身の金銭を預託していたという原告の供述は不自然でにわかに信じ難い。また，前記１ウのとおり，同口座からの高額な出金は，平成１９年８月１６日の１００万０１０５円と同月１７日の１８５万円のみであって，同年７月３０日及び９月１日に３５０万円ずつ支払った旨の領収証とは金額及び日付のいずれとも整合しない。さらに，原告はＦの口座に預けていた分と自宅で保管していた金員を合わせて７００万円を工面したと供述するが，上記出金が原告のものとしても，自宅にあと４００万円以上もの多額の現金を保管していたというのは，それ自体不自然である上，そのことを認めるに足りる証拠は何ら存在しない。以上によると，原告からＸへの７００万円の金銭の移動を裏付けるに足りる客観的証拠に欠けるといわざるを得ない。加えて，原告の所得証明書上の収入金額は，平成１９年度（平成１８年分）が３１０万８０００円，平成２０年度（平成１９年分）が２０２万円に過ぎないから（乙５，６），原告が夫であるＥから金銭的・物的援助を受けていたことや申告していない収入があったことなどを考慮に入れても，原告が果たして７００万円もの金銭を調達できたのかについては多分に疑念の存するところである。
かえって，前記１アのとおり，Ｘは平成１９年８月２０日とされていた本件建物の代金納付期限を同年９月２０日まで延期するよう求める旨の申請をしているところ，前記領収証記載のとおり，同年７月３０日に３５０万円が支払われていたのであれば，買受申出保証額を控除した２６１万円を同年８月２０日までに納付するのに何らの障害もなかったはずであるから，このような経緯からは，７月３０日に実際には３５０万円が支払われていないことが推認される。
また，原告は，前記領収書の体裁について，記載内容や使用されたペンの差異などから別々の機会に作成されたものであると主張するが，現実に７００万円が支払われたように装うため，あえて３５０万円毎の２枚の領収証を作成し，別々の機会に作成されたように記載内容を変えたとも考えられるから，このような体裁から，直ちにそれが別々の機会に作成されたものと推認することはできない。むしろ，本件建物の取得手続をＸに委任することなどについて，その報酬の額や支払時期なども含めて何ら書面を作成していない原告とＸが，７００万円の代金支払についてのみ領収証を作成し，しかも，収入印紙を貼るなど細かく体裁を整えている点はむしろ作為性を感じさせ，不自然とみるべきであって，Ｘに対して金銭の支払がなされたかのような外形を整えるために作成された可能性が高いといえる。
ウ本件建物の使用状況等
前記１アのとおり，本件建物が火災によって焼損した後，Ｘが本件建物を管理しており，本件建物にはＧ國際株式会社と記載された看板が掲げられ，罹災を免れた南側部分の一室に中国人男性が１０名程度居住している。商業登記記録上，株式会社Ｇインターナショナルの代表者はＨとされているが，同人の住所地の所有名義人はＸであるから，同社は実質的にはＸの会社とみられ，本件建物はほぼＸが利用しているのであって，原告が現実に利用している状況は見受けられない。むしろ，原告は，本件土地及び建物の公租公課を滞納して，平成２１年７月及び８月に滞納処分に基づく差押えを受けており，所有者であれば通常払うべき本件建物に対する維持管理等の関心すら全く有していないことがうかがわれる。


このような本件建物の管理に係る状況に加え，前記ア及びイのとおり，原告が真に居住等の利用目的で本件建物を取得したとするには不自然な点が多々存在すること，本件建物の取得に係る金銭の支払について，原告とＸが共に述べるような，原告からＸに対し７００万円が渡された事実はないばかりか，その授受を仮装している様子が見受けられることも併せ考慮すると，原告が居住等の利用目的をもって本件建物を取得したものではなく，その他の何らかの目的を有してこれを取得したことが推認できる。
原告は，建物取得代金の支払などについて，Ｘから本件建物の取得価格を７００万円と提示され，これが７００万円で買えるなら安いと思ってＸに７００万円を払った，買受可能価額が３４８万円であることは聞かなかった，本件建物の保険金額が約６０００万円であることを契約締結後に知ったなどと供述しているが，買受価額や保険金額は，居住等の目的で不動産を取得し，これを保全するために保険契約を締結するのであれば通常最も関心を払うべき事項とみられるから，これに意を留めていなかった旨の原告の供述は，その主要部分が不自然・不合理といえる上，これに関して，曖昧で納得しうる合理的な説明が欠如していることなどにも照らすと，到底信用することができない。
エ本件保険契約と本件火災発生の時期
次に，本件保険契約締結に至る経緯や本件火災発生の時期について見ると，前記１ア，及びアのとおり，原告は，平成１９年９月１９日に本件建物の代金を納付してこれを取得し，同年１２月２５日に被告との間で本件保険契約を締結した後，平成２０年３月１８日に本件火災が発生した。そして，前記で検討したとおり，本件火災の原因は放火と認められる。このように，本件火災が本件保険契約締結からわずか３か月後に発生したものであることに加え，本件火災が放火によるものであること，本件保険契約が火災による滅失の場合に保険金を支払うことを内容とし，それ以外の地震や台風等の災害を対象としていなかったこと，原告と被告は従前取引関係にあったものではなく，原告が被告の甲府支社にいわゆる飛び込みで来店して契約締結に至ったこと，原告の夫であるＥは本件保険契約以前からＰ損害保険株式会社と保険契約を締結していたにもかかわらず，原告が当該保険会社と保険契約を締結することを考慮したことがうかがえないこと（証人Ｎ，弁論の全趣旨），本件保険契約において保険金は６４３０万円と定められており，当該保険金が支払われれば，建物取得代金３４８万円を大幅に上回る利益を得られること，本件保険契約が，Ｂに対する引渡命令が執行される前の，原告にとって保険契約の必要性がそれほど高くない時期に締結されていること，上記ウで見たように原告は居住目的以外で本件建物を取得したことが認められることなどに照らすと，本件保険契約が当初から保険金を詐取する目的で締結されたことが強く推認される。
この点，本件建物の保険金額を６４３０万円と設定したのは被告の担当者であり，原告は，被告の担当者の各種保険契約の内容に関する説明に対して，「より安いものはないか。」という要望を述べているが，原告の発言は，自身が支払うべき保険料についてより安価なものを求める趣旨にも解され，保険金を詐取する目的で本件保険契約を締結したことと何ら矛盾しないから，当該事実は前記推認を妨げる事情にはならないというべきである。
オ原告ないしＸの実行可能性
前記１イのとおり，本件火災が発生した際，本件建物１階北西側の部屋の北側掃き出し窓が開いており，北側隣地は畑に面していて人目に付きにくい場所であるから，占有者であるＢ以外の者が本件建物に侵入して放火することも可能であったといえ，Ｂが本件建物を占有してその鍵を管理していたからといって，原告を含むその余の者の本件建物に対する放火の実行可能性が否定されるものではない。
もっとも，Ｂの占有状況や本件建物内部の様子など，本件建物に関する情報を全く有していない者が本件建物に侵入して放火するのは困難といえる。この観点から原告ないしＸの実行可能性について見ると，Ｘは，原告の委任を受けて本件建物の競売手続を代行しており，これに関する書類も閲覧していたから，本件建物の構造を相当程度認識していたものと推認される。加えて，前記１のとおり，Ｘが本件建物の引渡命令の執行にも立ち会い，本件建物内を実際に見分していることからすると，Ｘは，Ｂの占有状況や本件建物への侵入経路についても十分に通じていたとみることができ，開いていた前記窓から本件建物に侵入してこれを放火することも容易であったというべきである。前記引渡命令が平成２０年３月１０日に執行され，本件火災の発生がそのわずか８日後である同月１８日であること，原告ないしＸを除き，本件建物の構造等を認識して本件建物を放火することが可能である者がうかがわれないことも併せ考慮すると，原告ないしＸは，本件建物への放火が可能であったことにとどまらず，これに関与していたことが相当程度推認されるといえる。なお，引渡命令の執行時期と本件火災発生時期との関係について，原告は，仮に原告が放火するのであれば，Ｂが占有していた時点より，原告が占有を得てからの方が容易であるから，あえてＢに発見されるリスク等のある時期を選ぶのは不自然である旨主張する。しかしながら，Ｂが占有している時点で火災が発生すれば第一次的に疑われるのは占有者のＢであるから，原告及びＸが，Ｂの占有状況や明渡執行の時期を了知したのを奇貨として，同人に疑惑を向けさせるため，あえて同年４月９日の占有移転の前に本件火災を引き起こしたとみることもできる。そう考えると，本件火災発生の時期に何ら不自然な点はない。
カＢの放火の可能性


平成２９年１１月２９日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２２５号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年９月２７日
判決
原告   ＤＩＣ株式会社
訴訟代理人弁護士片山英   二
訴訟代理人弁理士加     藤   志麻子
河野通洋
被告   特許庁   長官
指定代   理人   小野寺     務
守安   智
尾崎淳史
板谷玲子
主文
１特許庁が異議２０１５－７００１３３号事件について平成２８年９月９日にした決定中，「特許第５７０８８９８号の請求項４ないし７に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
２訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，発明の名称を「ポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法およびポリアリーレンスルフィド樹脂組成物」とする特許第５７０８８９８号（平成２６年３月２０日国際特許出願，優先日平成２５年３月２５日〔日本〕，平成２７年３月１３日設定登録，請求項の数７。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
訴外エスケーケミカルズ    カンパニーリミテッド（以下「異議申立人」という。）は，平成２７年１０月３０日，本件特許の請求項１ないし７に対して特許異議の申立てをした。
特許庁は，これを異議２０１５－７００１３３号事件として審理した上，平成２８年１月２０日付けで取消理由を通知し，原告は，その指定期間内である同年３月１８日に意見書を提出し，異議申立人は，同年４月７日に上申書を提出した。
特許庁は，同月１９日付けで取消理由（決定の予告）を通知し，原告は，その指定期間内である同年６月２０日に意見書の提出及び訂正請求をし，異議申立人は，同年８月１９日に意見書を提出した。
特許庁は，同年９月９日，「特許第５７０８８９８号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔１－３〕，〔４－７〕について訂正することを認める。特許第５７０８８９８号の請求項４ないし７に係る特許を取り消す。同請求項１ないし３に係る特許を維持する。」との決定をし，その謄本は同月２０日に原告に送達された。原告は，同年１０月１９日，上記決定のうち，「特許第５７０８８９８号の請求項４ないし７に係る特許を取り消す。」との部分の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載（甲１３）
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，別紙「訂正特許請求の範囲」記載のとおりである（下線は訂正部分を示す。以下，まとめて「本件発明」といい，個別に特定するときは，請求項の番号に応じて「本件発明１」などと特定する。また，本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
３決定の理由の要旨
(1)決定の理由は，別紙決定書写し記載のとおりである。要するに，本件訂正を認めた上，①本件発明４ないし７は，以下の先願明細書に記載された発明と同一である（相違点は実質的な相違点ではない）から，本件発明４ないし７に係る特許は，特許法２９条の２に違反する，②本件発明１ないし３は，先願発明と同一ではないから，本件発明１ないし３に係る特許は，特許法２９条の２に違反しない，というものである。
（先願明細書）
先願（本件特許の優先日より前の平成２４年８月７日を優先日とする外国語特許出願であって，本件特許の優先日後の平成２６年２月１３日に国際公開されたＰＣＴ／ＫＲ２０１３／００７０８１号〔国際公開第２０１４／０２５１９０号〕・甲４）の国際出願日における国際出願の明細書，
特許請求の範囲又は図面（翻訳文は甲５）
(2)決定が認定した先願発明（ただし，本件訴訟の争点に関する部分のみ。以下同じ。また，決定の表記に倣い，「先願明細書発明」と表記する。）
ア先願明細書発明Ｂ
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と，前記重合反応段階を進行させながら，カルボキシ基を有する化合物を追加的に添加する段階とを含む製造方法により製造された，ポリアリーレンスルフィド主鎖の末端基（ＥｎｄＧｒｏｕｐ）の少なくとも一部がカルボキシ基（－ＣＯＯＨ）であるポリアリーレンスルフィド。
イ先願明細書発明Ｃ
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と，前記重合反応段階を進行させながら，カルボキシ基を有する化合物を追加的に添加する段階とを含む製造方法により製造された，ポリアリーレンスルフィド主鎖の末端基（ＥｎｄＧｒｏｕｐ）の少なくとも一部がカルボキシ基（－ＣＯＯＨ）であるポリアリーレンスルフィド９０重量部にエラストマーのＬｏｔａｄｅｒ（ＧｒａｄｅＡＸ－８８４０，Ａｒｋｅｍａ製）を１０重量部添加し，混合してなるポリアリーレンスルフィド樹脂組成物。
ウ先願明細書発明Ｄ
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と，前記重合反応段階を進行させながら，カルボキシ基を有する化合物を追加的に添加する段階とを含む製造方法により製造された，ポリアリーレンスルフィド主鎖の末端基（ＥｎｄＧｒｏｕｐ）の少なくとも一部がカルボキシ基（－ＣＯＯＨ）であるポリアリーレンスルフィドに対して，任意成分としてポリアリーレンスルフィド９０重量部にエラストマーのＬｏｔａｄｅｒ（ＧｒａｄｅＡＸ－８８４０，Ａｒｋｅｍａ製）を１０重量部添加し混合してなる，ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物を含む，成形品。(3)決定が認定した本件発明と先願発明との一致点及び相違点
ア本件発明４と先願明細書発明Ｂ
本件発明４と先願明細書発明Ｂとは，
「末端に下記一般式（１）
【化８】


（式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子）で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂と，ヨウ素原子を含有するポリアリーレンスルフィド樹脂組成物。」である点で一致し，以下の点で相違している。
（相違点１）
本件発明４においては，「ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲となる割合でヨウ素原子を含有すること」を特定するのに対し，先願明細書発明Ｂにおいては，この点について特定していない点。
イ本件発明５と先願明細書発明Ｂ
相違点１以外に新たな相違点なし。
ウ本件発明６と先願明細書発明Ｃ
相違点１以外に新たな相違点なし。
エ本件発明７と先願明細書発明Ｄ
相違点１以外に新たな相違点なし。
４取消事由
(1)本件発明４に係る同一性判断の誤り（取消事由１）(2)本件発明５に係る同一性判断の誤り（取消事由２）(3)本件発明６及び７に係る同一性判断の誤り（取消事由３）
第３取消事由に関する原告の主張
１本件発明４ないし７の内容
(1)従来，ポリアリーレンスルフィド（以下「ＰＡＳ」という。）の製造には，ｐ－ジクロロベンゼンが用いられており，このため，この方法で得られたＰＡＳには，塩素原子が残留するという問題があった（甲１１・【０００４】）。ＰＡＳはその耐熱性の高さから，プリント基板等に用いられることが多いが，塩素原子が残留していると，焼却廃棄の際，ダイオキシンを発生するという問題がある（甲１７）。そこで，ｐ－ジクロロベンゼンに変えて，ジヨード芳香族化合物を用いて，ＰＡＳ樹脂を製造する方法も提案されているが（甲１１・【０００５】），従来法により得られたＰＡＳ樹脂においては，塩素を含まず，かつ，ヨウ素の量もある程度低減されてはいるものの，ＰＡＳ樹脂の骨格中にジスルフィド結合が残存してしまうという問題（甲１１・【０００５】）があった。
他方，ＰＡＳ樹脂は，フィラーや他の樹脂と混合して用いる場合が多いが，ジヨード化合物を用いて得られた従来のＰＡＳにおいては，特に，エポキシシランカップリング剤や，官能基含有熱可塑性エラストマーなどの耐衝撃性改善剤に対する反応性が低く，十分な耐衝撃性が得られないという問題があった（甲１１・【０００６】）。
本件発明４ないし７は，このような従来技術における課題を解決し，塩素原子は含まないのはもちろんのこと，ヨウ素の量も少なく，かつ，エポキシシランカップリング剤や，官能基含有熱可塑性エラストマーなどの耐衝撃性改善剤に対する反応性に優れるＰＡＳ樹脂を提供するものである。(2)本件発明４におけるＰＡＳ樹脂組成物は，末端に下記一般式（１）
【化８】
（式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子）で表される基を有するＰＡＳ樹脂（以下，一般式の表示は省略することがある。）を含有する。当該末端基を有することから，該基と反応性を示す官能基を有するシラン化合物や熱可塑性エラストマーと組合せることによって，接着性や耐衝撃性等に優れた樹脂組成物とすることができる（甲１１・【００５３】）。また，本件発明４におけるＰＡＳ樹脂組成物は，該ＰＡＳ樹脂に対し０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲となる割合でヨウ素原子を含有する。例えば，銅張積層板電子部品の基板において，ハロゲンフリーの基準を満たしているものは，「ハロゲンフリー」認識マークが付されるが，その基準として明確に定められているのは，塩素，臭素に関する基準である（甲１８）。ヨウ素に関する基準はまだないが，ヨウ素も燃焼の際のガス発生の問題等が生じ得ることから（甲１７），本件発明４においては，ヨウ素含有量の特定をしている。そして，本件発明４における上限値の１，２００ｐｐｍは，ＰＡＳ樹脂の実際の使用態様を考慮すると，塩素，臭素に関する上記規制値よりもかなり低い基準を想定したものである。すなわち，本件発明４のＰＡＳ樹脂組成物は，更にこれをフィラーや他の樹脂と混合して，成形品とすることを前提としているところ，ＰＡＳ樹脂の通常の使用態様としての成形品に占めるヨウ素含有量は，上記規制値に比して，極めて低い値ということになる。(3)また，本件明細書においては，ＰＡＳ樹脂組成物中のヨウ素含有量は，燃焼により発生するガス及び残渣を純水中に吸収させ，そのヨウ素イオンを測定して求めるとされているところ（甲１１・【００６１】），本件発明でいう，「ヨウ素含有量」は，ＰＡＳ樹脂中に存在する全てのヨウ素含有量を規定している。より詳しく述べると，①ポリマー鎖末端に含まれるヨウ素と，②樹脂中に遊離しているヨウ素（ヨウ素ラジカルも含む）が「ヨウ素含有量」に関係するものである。
このうち，上記②については，製造中に遊離し，あるいは，場合によっては後処理等でも樹脂組成物中から除くことは可能ではあるが，上記②のポリマー鎖末端に含まれるヨウ素については除くことはできない。よって，結局のところ，ポリマー鎖末端に含まれるヨウ素の量が，０．０１～１，２００ｐｐｍという低含有量を支配することになる。
(4)そして，このようなポリマー鎖末端に含まれるヨウ素の量が低いＰＡＳ樹脂は，本件明細書の【００３７】で説明されているとおり，「その製造方法に由来して」得られる。このことは，次のように理解できる。本件発明の製造方法とは，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，一般式（１）で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物をあらかじめ用意し，その後，当該混合物を重合反応させる方法である。
重合禁止剤とは，モノマーやポリマーと反応して重合を止める化合物である。この反応では，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄及び重合禁止剤という単分子が同時に反応に供せられることから，まず，主として下記の反応が生じ，解裂した重合禁止剤が分子末端に結合し，代わりにヨウ素が末端から離脱する。
そして，この反応は単分子同士の反応であり，かつ，重合開始直後で重合禁止剤との反応点の濃度が高い（単分子が多く存在するために反応の確率が高い）ため，反応がしやすく，結果として分子末端からヨウ素が沢山離脱することになる。


その後，種々の副反応が存在するものの，主反応としては，（ａ）芳香環に結合したＳ８と芳香環に結合したヨウ素の反応，（ｂ）芳香環の間に存在するＳ８とジヨードベンゼンの反応により，分子鎖が長くなる鎖長延長反応が生じることになる。この反応では，カルボキシ基末端は反応しない。以上が，本件発明の製造方法で起こる反応である。すなわち，この反応では，重合禁止剤との反応点の濃度が高い重合初期の段階でヨウ素末端との反応が多く生じることから，全体として見た場合，ヨウ素が多く離脱するのである。これが，ポリマー鎖の末端のヨウ素が少なくなる理由である。２先願明細書発明Ｂの内容及び本件発明４との違い(1)先願明細書発明Ｂにおける従来技術の解決課題は以下のとおりである。従来，ＰＡＳの製造には，パラ－ジクロロベンゼンを用いたマッカラム工程が用いられており，硫化ナトリウムなどを用いた溶液重合工程によって，塩形態の副産物が発生することがあり，当該副産物や残留有機溶媒の除去のために洗浄や乾燥工程が必要になる欠点が存在した（甲５・【０００３】，【０００４】）。
次いで，ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を溶融重合してＰＡＳを製造する方法が提案された。この方法では，製造過程中に塩形態の副産物が発生しないが，その主鎖末端がヨードとアリール基（主としてベンゼン）からなっているため，他の高分子素材又はガラス繊維などの各種強化剤や充填剤との相溶性が低下するという欠点があった（甲５・【０００５】～【０００７】）。
甲５は，このような課題，すなわち，他の高分子素材や充填剤などとの相溶性を向上させるという課題を解決しようとするものである。(2)ここで注意すべきは，甲５発明においては，ヨウ素の含有量を低減させることについては，何ら認識がされていないということである。このことは，甲５明細書全体をみても，ヨウ素量については全く記載がされていないことからも明らかである。更にいえば，甲５では，ハロゲンフリーの問題についてすら何ら認識がされていない。
そうすると，甲５には，先願明細書発明Ｂについて，そのヨウ素量につき１，２００ｐｐｍ以下であるとの記載や示唆が全くされていないというのが正しい評価である。
(3)また，先願明細書発明Ｂが，「ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と，前記重合反応段階を進行させながら，カルボキシ基を有する化合物を追加的に添加する段階とを含む製造方法」（以下「先願方法」という。）により製造されたＰＡＳ樹脂であることからしても，ハロゲンフリー製品に求められる程度の，極めて低いヨウ素含有率の実現は何ら考慮されていないことが理解できる。
すなわち，先願方法においては，反応開始時に，ジヨード芳香族化合物と硫黄元素のみが存在し，重合禁止剤として作用するカルボキシ基を有する化合物が存在しないため，ジヨード芳香族化合物と硫黄元素の重合反応，すなわち，鎖長延長反応が進行する。これに伴い，末端のヨウ素も硫黄との反応により離脱する。
そして，先願方法では，鎖長延長反応が進んだ段階でカルボキシ基を有する化合物（重合禁止剤）が添加される（実施例では全て９０％反応した段階）。この状態では，既に，長いポリマー鎖が形成されているため，分子末端に存在するヨウ素と，重合禁止剤の反応点が低く，反応する確率は低くなる。例えば，ある繰り返し単位を１００個持つポリマーを考えた場合，その分子には，反応点となる末端は二つしかないが，ポリマーの元になるモノマーの状態（分子１００個）で考えた場合には，反応点となる末端は２００個である。二つしかない末端に，重合禁止剤が反応しようとする場合と，２００個の末端に重合禁止剤が反応しようとするのとでは，反応率に大きな差が生じる。重合前の分子に比べて，重合後のポリマーの反応性が数百分の１になることは，高分子化学の常識でもある（甲１９）。
のみならず，ポリマーは，分子鎖が長くなると，ポリマー鎖が糸毬状になって存在するが，これが複数になると，糸毬状のまま重なりあって存在することになる（甲２０）。そうすると，このようなポリマー鎖の重なりがポリマー鎖の末端の分子と他の化合物（本件でいえば，重合禁止剤）の反応の障害になるため，当該他の化合物との反応性が更に悪くなる。よって，結果として，ポリマー化した段階での反応によって，離脱するヨウ素は少なくなる。(4)以上，本件発明の製造方法と先願方法によるポリマー鎖中のヨウ素を比較すると，末端ヨウ素と重合禁止剤の反応が，重合開始直後の単分子の状態で生じるか（本件発明の方法），ポリマー鎖の重合がかなり進んだ段階で生じるか（先願方法）によって，反応性及び分子状態の違いにより，離脱するヨウ素の量が異なることになる。そして，０．０１～１，２００ｐｐｍという濃度が非常に小さいものであることに鑑みれば，先願明細書にヨウ素濃度について何ら記載がないにもかかわらず，先願明細書発明ＢのＰＡＳ樹脂におけるヨウ素の量が０．０１～１，２００ｐｐｍであると推認することなどできないというのが，正しい理解である。
３取消事由１（本件発明４に係る同一性判断の誤り）(1)決定は，本件発明４と先願明細書発明Ｂとの相違点が，「ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲となる割合でヨウ素原子を含有する」との点（相違点１）であると認定し（決定２１頁下から５～４行），主として以下の３つの理由により，当該相違点１は実質的な相違点ではないとして，本件発明４と先願明細書発明Ｂとが特許法２９条の２でいうところの「同一」であると判断している。
理由(a)…「ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物に含まれるヨウ素原子は，ポリアリーレンスルフィドを製造する際に副生するものであって，いわば不純物であることは自明であるから，その含有量をできるだけ少なくしようということは，たとえ先願明細書に明記されていないとしても，当業者であれば当然に想起し，実施することである。」（決定２２頁１～５行）理由(b)…「そして，本件発明４において，ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物のヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲内とするために通常は行うことがない特別の操作を必要とするものであるとは認められない。」（決定２２頁６～８行）
理由(c)…「さらに，ポリアリーレンスルフィドの製造工程において重合禁止剤の添加時期が相違することにより，ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物が含有するヨウ素原子の量に大きな差異があるものともいえない。」（決定２２頁９～１１行）そして，「加えて検討する」として，実験報告書（甲９）に基づき，以下のように述べている。


理由(d)…「異議申立人の証拠方法である甲第９号証の実験結果報告書によれば，甲第５号証の実施例５（摘示（１）オ。甲第６号証の実施例５も同じ。）と同様に製造したポリアリーレンスルフィドのヨウ素含有量が８５０ｐｐｍであると認められることから，本件発明４で特定するポリアリーレンスルフィド樹脂組成物のヨウ素含有量は，先願明細書発明Ｂにおけるポリアリーレンスルフィドのヨウ素原子含有量と重複一致する蓋
然性が高い」（決定２２頁１２～１８行）
(2)しかし，次のとおり，決定の判断は明らかに誤っている。
ア理由(a)について
特許法２９条の２においては，先願明細書等に「記載された発明」と同一の発明について特許を受けることができないとされているのであるから，本来，先願明細書に本件発明４の全ての構成が記載されていなければ，本件発明４が先願明細書発明Ｂと同一であるなどとはいえない。この点，甲５には，ＰＡＳ樹脂中のヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍとすることはおろか，「ヨウ素含有量」についてすら，記載されていない。また，塩素等のハロゲンフリーの課題についてすら，何ら認識がされていない。
そうすると，先願明細書発明Ｂあるいは甲５において，「ＰＡＳ樹脂中のヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍにする」という要件が記載されている，あるいは，記載されているに等しいとすることはできない。
「たとえ先願明細書に明記されていないとしても，当業者であれば当然に想起し，実施すること」というのは，相違点の容易想到性の理由付けであり，このような理由付けによって本件発明と先願明細書発明Ｂに相違点がないと判断するのは，特許法２９条の２における同一性の判断として明らかに誤っている。
イ理由(b)，(c)について
決定は，「ヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲内とするために通常は行うことがない特別の操作を必要とするものであるとは認められない」と述べながらも，その理由については全く述べていない。相違点１は，「ヨウ素原子の含有量」という数値に係るものであるから，甲５に記載されていない「０．０１～１，２００ｐｐｍ」というヨウ素原子の含有量について，これが仮に特別の操作を必要とすることなく達成できる値であるというのであれば，当該具体的数値との関係で達成できる根拠を示さなければならないはずである。決定はこの点について何ら根拠を示していないから，理由(b)の判断については，審理不尽の瑕疵がある。のみならず，本決定における，「ヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲内とするために通常は行うことがない特別の操作を必要とするものであるとは認められない」との認定は，それ自体誤っている。すなわち，本件発明が「ヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍ」という非常に小さな値を達成できるのは，その製造方法（請求項１に記載の方法）が，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，一般式（１）で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させるという方法であって，重合開始直後から，重合禁止剤が存在するため，重合禁止剤とヨウ素との反応性が高く，ポリマー鎖中のヨウ素の含有量（残存量）が少なくなるためである。
これに対し，先願方法のように，ポリマーの重合が進んだ段階で，本件発明の重合禁止剤を反応させる方法は，ポリマー中のヨウ素と重合禁止剤の反応率は低くならざるを得ない。そうすると，結果として，ポリマー鎖中のヨウ素の含有量（残存量）が比較的多くなり，樹脂組成物中のヨウ素量も多くなってしまう。そして，ポリマー鎖中のヨウ素は，物理的な操作では除くことはできないから，重合後に物理的な操作を付加したとしても，先願方法で得られたヨウ素の量を減らすのには限界があるのである（つまり，重合方法に由来するポリマー鎖中のヨウ素量が，樹脂中のヨウ素量を支配することになる。）。
このように，本件発明では，特別な方法を用いて，ヨウ素原子の含有量を非常に低下させているのであるから，理由(b)が誤っていることは明らかである。
さらに，前記のとおり，重合禁止剤の添加時期がＰＡＳのポリマー鎖中のヨウ素の量に影響を及ぼすことからすると，理由(c)の判断が誤っていることも明らかである。
ウ理由(d)について
実験報告書（甲９）記載の実験（以下「甲９実験」という。）に関する，決定の理由(d)の判断も誤りである。
まず，甲５の実施例５に記載された化合物は実在せず（甲５の実施例５で用いられている重合中止剤「２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾール」は，存在しない化合物である。異議申立人自身，このことを認めている。），実施例５を追試できるはずがないから，甲５の実施例５の追試であるとする甲９実験は，信用できないといわざるを得ない。そうすると，甲９を，本件における特許法２９条の２の判断の基礎として用いることはできない。また，甲９実験においては，甲５の実施例５に記載されていない三つの工程（①原料準備の段階でＮ２充填，②発生されるヨウ素をヨウ素捕集tankで除去，③反応完了した樹脂をペレットにする前にＮ２加圧）が追加されているから，甲９実験は，そもそも甲５の実施例５の忠実な再現（忠実な追試）ではない。
よって，このような甲９実験に基づいて，甲５の実施例５に記載されたＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が８５０ｐｐｍであると認定したことは誤りである。
(3)以上のとおり，「相違点１」に関する判断の誤りは明白であるから，決定は取消しを免れない。
４取消事由２（本件発明５に係る同一性判断の誤り）本件発明５は，本件発明４を引用し，さらに，「前記ポリアリーレンスルフィド樹脂が，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，下記一般式（１）
【化９】
式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子）で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させて得られるものである」との要件を追加したものである。
他方，本件発明４が先願明細書発明Ｂと同一であるとの決定の判断に誤りがあることは，前記３のとおりである。
そうすると，本件発明５が先願明細書発明Ｂと同一であるとの判断が誤りであることも明らかであるから，決定には，本件発明５に関しても同一性判断の誤りが認められる。


なお，決定は，本件発明５における「ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，下記一般式（１）…で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させて得られる」とは，「各成分の添加の順番について何ら特定するものではない」との認定に基づいて，先願明細書発明Ｂにおける，「ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と，前記重合反応段階を進行させながら，カルボキシ基を有する化合物を追加的に添加する段階とを含む製造方法により製造された」とは，重合禁止剤（カルボキシ基を有する化合物）の添加時期が相違しない（決定２４頁３～３１行）と判断しているが，当該判断も誤りである。
すなわち，「混合物」とは，「複数の２種以上のものがまじって一つとなったもの。特に，それらの間に強い化学結合を生じないでまじり合ったもの」（甲３１）を意味するところ，当該「まじって一つ」という文言からすると，「混合物」とは，複数の２種以上のものが，同時に一体となって存在しているものとしか理解できない。そして，この理解を前提にすると，本件発明５における「ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，下記一般式（１）…で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させて得られる」というのは，「ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と重合禁止剤を同時に存在させて，これを重合反応させる」という以外の解釈はできないのであって，要するに，「重合反応を開始させる前に，三つの出発物質を含む混合物を用意しておき，これを当初より存在させて重合反応させる」ことと同義と解さざるを得ない。他方，先願明細書発明Ｂは，決定も認めるとおり，「カルボキシ基を有する化合物」（重合禁止剤）を，重合の初期段階には添加せず，重合反応段階を進行させながら，重合反応の途中で追加的に添加するものであるから，本件発明５と先願明細書発明Ｂとでは，重合禁止剤（カルボキシ基を有する化合物）の添加時期が相違するのは明らかである。
５取消事由３（本件発明６及び７に係る同一性判断の誤り）本件発明６は，本件発明４又は５を引用し，さらに，「グリシジル基，カルボキシ基，ヒドロキシ基またはアミノ基と反応性を示す官能基を有する化合物とを含む」ものであるとの要件を追加したものである。本件発明７は，本件発明４ないし６のＰＡＳ樹脂組成物を成形して成るＰＡＳ樹脂成形品であることを規定したものである。
決定は，本件発明６及び７が，それぞれ，先願明細書発明Ｃ及びＤと前記「相違点１」において異なるとした上，当該「相違点１」は，（本件発明４との対比において検討したとおり）実質的な相違点ではないとしている。しかし，当該「相違点１」係る決定の判断に誤りがあることは，前記３のとおりであるから，本件発明６及び７が，それぞれ先願明細書発明Ｃ及びＤと同一であるとの判断が誤りであることも明らかである。
したがって，決定には，本件発明６及び７に関しても同一性判断の誤りが認められる。
第４被告の反論
１「本件発明４ないし７の内容」について
(1)原告は，本件発明が，ヨウ素の量も少ないＰＡＳ樹脂を提供するものであるとして，本件発明が，あたかもヨウ素の量も少なくすることをも課題とする発明であるかのような主張を行っているが，本件発明は，従来と比較して「ヨウ素の量が少ない」ＰＡＳ樹脂を提供するものとはいえないから，原告の主張は失当である。すなわち，
ア本件明細書には，本件発明の課題に関して，「そこで，本発明が解決しようとする課題は，塩素原子を含まず，かつエポキシシランカップリング剤や官能基含有熱可塑性エラストマーとの反応性に優れるＰＡＳ樹脂組成物および該樹脂の製造方法を提供することにある。」（【０００８】）と記載されているのであって，ヨウ素の量を少なくすることについては一切記載されていない。
また，本件明細書の「このため，ジヨード化合物と固体硫黄と，さらに硫黄含有重合禁止剤とを含む混合物を溶融重合させるＰＡＳ樹脂の製造方法が開発された（特許文献５参照）。しかし，この方法で得られたＰＡＳ樹脂は，他の化合物や樹脂との反応性が低いという問題があった。このため，このようなＰＡＳ樹脂はエポキシシランカップリング剤や官能基含有熱可塑性エラストマーなどの耐衝撃性改質剤を加えた際の耐衝撃性改善効果も不十分なものしか得られず，用途や使用法に制限があった。」（【０００６】）との記載によれば，本件発明の課題が，特許文献５（特表２０１０－５０１６６１号公報・乙１）に開示された方法（ジヨード化合物と固体硫黄と，更に硫黄含有重合禁止剤とを含む混合物を溶融重合させるＰＡＳ樹脂の製造方法）によって得られたＰＡＳ樹脂が，他の化合物や樹脂との反応性が低いという問題があったことを解決するものであることが理解される。
イ他方，上記の特許文献５には，最終ポリマー（ＰＡＳ樹脂）内の残留ヨウ素量を従来と同じ水準に維持しあるいは減らしながら製造するＰＡＳ樹脂の新たな製造方法が記載されており，その実施例には後記のとおり１８３～５７０ｐｐｍのヨウ素量であるＰＡＳ樹脂が記載されている。してみると，本件明細書において記載されている，従来技術として想定されているＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量と，本件発明の実施例として記載されているＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量（２００～１，２００ｐｐｍ）とは，同程度のものであるから，本件発明の課題は，むしろ，従来のＰＡＳ樹脂とヨウ素の含有量は同程度で，他の化合物や樹脂に対する反応性に優れるＰＡＳ樹脂を提供するものと解されるのである。


このことは，本件明細書の実施例１で得られたＰＡＳ樹脂のヨウ素量が６００ｐｐｍであるところ，比較例１で得られたＰＡＳ樹脂のヨウ素量は６１０ｐｐｍであって，両者はほとんど差がないことからも裏付けられる。ウ更にいえば，乙２（特表２０１２－５１３４９２号公報）には，低いヨウ素含量及び優れた熱安定性を有するＰＡＳ樹脂の実施例としてヨウ素含有量が２５０～６１０ｐｐｍであるＰＡＳ樹脂が，甲１（特表２０１２－５１４０６８号公報）には，低いヨウ素含量及び優れた熱安定性を有するＰＡＳ樹脂の実施例としてヨウ素含有量が６１０及び６７０ｐｐｍのＰＡＳ樹脂が記載されている（これらのヨウ素含有量の測定方法は，本件発明と同じく，試料を燃焼させた後のヨウ素イオンの濃度を測定している。）ように，本件特許の出願時において，ジヨード芳香族化合物と単体硫黄とを重合反応させて得られるＰＡＳ樹脂において，本件発明４におけるヨウ素含有量の上限値である１，２００ｐｐｍの半分程度の数値であるものが周知のものであることに鑑みれば，本件発明４において特定されているヨウ素含有量は，従来のＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量の通常の範囲と比較して低いと評価されるものでもない。
エ以上のとおり，本件発明の課題は，特許文献５（乙１）等の従来技術に対してヨウ素の量を少なくするものではないから，原告の主張は失当である。
(2)「ハロゲンフリー」に関する原告の主張も失当である。すなわち，ＰＡＳ樹脂の技術分野において，ＰＡＳ樹脂がプリント基板等に使用されていること，及び，プリント基板等の技術分野において「ハロゲンフリー」（樹脂）が求められていることは当業者にとり周知技術にすぎないものである。
ここで，プリント基板等の技術分野においてハロゲンフリー（ノンハロゲンも同じ。）のプリント基板等を得るためにはハロゲンフリーの樹脂を用いる必要があることは明らかであって，「ハロゲンフリー」（樹脂）とは，塩素，臭素のみならず，ヨウ素も含まないとの意味であることも明らかである。例えば，甲１７（社団法人エレクトロニクス実装学会編「エレクトロニクス実装大事典」１３２～１３３頁）の「ハロゲンフリー材料ハロゲンレス（ハロゲン無し）つまりハロゲンを含まないこと。ハロゲンとは化学用語でフッ素（Ｆ），塩素（Ｃｌ），臭素（Ｂｒ），沃素（Ｉ）などの元素の総称のこと。」との記載に加えて，乙３（特表２０１０－５１９３８９号公報）の【００２９】には，「『ハロゲンフリー』という用語は，ハロゲン含有成分が意図的に添加されていないことを意味する。実際には，例えば，誘導結合プラズマ原子吸光分光法により決定される，フッ素，塩素，臭素およびヨウ素の総量が１００重量ｐｐｍ未満の組成物が，ハロゲンフリーとみなされる。」と，乙４（特開２００８－９１９１９号公報）の【００３３】には，「用語『ハロゲンフリー』または『ハロゲンを含まない』は，１００万分の二千（２，０００）を超えない濃度の臭素，塩素，ヨウ素，またはフッ素を含まない材料が意味される。」と，乙５（特開２００８－１１０６１２号公報）の【００５０】には，「これらポリアミドイミド樹脂は環境に配慮するという観点から，フッ素，塩素，臭素，ヨウ素等のハロゲンを含まないノンハロゲン系であるものが好ましい。」と，乙６（特開２００５－３２５３２９号公報）の【００５０】には，「これらポリアミドイミド樹脂は環境に配慮するという観点から，フッ素，塩素，臭素，ヨウ素等のハロゲンを含まないノンハロゲン系であるものが好ましい。」と，乙７（特開２０１２－１１３８８号公報）の【００５４】には，「本発明のポリアミドイミド樹脂は，環境に配慮するという観点から，フッ素，塩素，臭素，ヨウ素等のハロゲンを含まないノンハロゲン系であることが好ましい。」と，乙８（特開２００９－１４１３３７号公報）の【００２１】には，「これらポリアミドイミド樹脂は，環境に配慮するという観点から，フッ素，塩素，臭素，ヨウ素等のハロゲンを含まないノンハロゲン系であるものが好ましい。」と記載されているように，プリント基板等の技術分野においては，ヨウ素を含めたハロゲンの含有量を低減させることが広く認識されていたことは明らかである。そうすると，ハロゲンフリーの技術分野においてヨウ素の低減はこれまで認識されていなかった中で，本件発明４でヨウ素含有量の特定を行ったものであるという原告の主張は誤りであって，本件発明４のヨウ素含有量の上限１，２００ｐｐｍが規制値よりもかなり低い基準を想定したものであるとする原告の主張も，上記乙３等に記載されているハロゲンフリーに関する技術常識からすれば，また誤りであることは明らかである。(3)「ポリマー鎖末端に含まれるヨウ素の量が，０．０１～１，２００ｐｐｍという低含有量を支配する」「ポリマー鎖末端に含まれるヨウ素の量が低いＰＡＳ樹脂は，本件明細書の【００３７】で説明されているとおり，『その製造方法に由来して』得られる」との原告主張も失当である。すなわち，本件明細書の【００３７】の「その製造方法」とは，【００３４】にいう「本発明の製造方法」のことであって，その反応工程は【００３５】の反応式で示されているものであることは明らかである。また，本件明細書の【００２９】の「溶融重合反応は，ジヨード芳香族化合物，単体硫黄，重合禁止剤および必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱することにより行う。その際，重合禁止剤の添加時期は，基本的にどの時点で添加しても構わない…」との記載を読めば，本件発明の製造方法においては，重合禁止剤の添加時期は，基本的にどの時点でも構わないものと理解され，この理解を踏まえて【００３７】の記載を合わせ読めば，重合禁止剤の添加時期にかかわらず，「その製造方法に由来して」，ヨウ素原子を０．０１～１０，０００ｐｐｍの範囲，好ましくは１０～５，０００ｐｐｍの範囲で含有するポリアリーレンスルフィド樹脂が得られると理解することができる（このことは，重合禁止剤が重合反応進行中の主鎖末端と反応すると説明する本件明細書の【００３５】の反応式（２）及び同（４）からも理解される。）。


このように，本件明細書には，重合禁止剤の添加時期によってＰＡＳ樹脂中のヨウ素含有量が変化するとか，まして，重合禁止剤を最初に添加することによりＰＡＳ樹脂中のヨウ素含有量が少なくなるなどということは，一切記載も示唆もされていない。
そして，本件明細書においては，その実施例と，それとは異なるタイミングで重合禁止剤を添加した場合とを比較して，ＰＡＳ樹脂中のヨウ素含有量が少なくなったことが理解できる記載も示唆もない。
したがって，本件明細書の記載からは，本件発明４のヨウ素含有量が得られるのは，重合禁止剤の添加時期によらないと理解される。(4)本件発明の製造方法（で起こる化合物等の反応工程）に関する原告の主張も，次のとおり失当である。
ア原告は，本件発明の製造方法で起こる化合物等の反応工程を説明し，当該反応工程によりポリマー鎖の末端のヨウ素が少なくなると説明しているが，原告が説明する工程は，本件明細書に記載されている反応工程とは異なるものであって，しかも，本件発明の製造方法がそのような反応工程であるといえる根拠について何らの説明もされていない。すなわち，本件明細書において，本件発明に係る反応工程が記載されているのは，【００３５】のみであるところ，原告が主張する本件発明の製造方法の反応工程（以下「原告主張工程」という。）と【００３５】に記載の工程（以下「特許明細書記載工程」という。）とを対比すると，本件明細書においては「重合禁止剤中の－Ｓ－Ｓ－結合が，溶融温度下でラジカル開烈し（反応式（１）），発生した硫黄ラジカルが重合中の末端ヨウ素原子の隣接炭素原子を攻撃し，ヨウ素原子が脱離することで，前記一般式（１）で表される基を末端に有するポリアリーレンスルフィド樹脂が生成する（式中，反応式（２））。」と記載されているように，特許明細書記載工程では，「重合禁止剤」が反応式（２）のように「重合中の末端ヨウ素原子の隣接炭素原子を攻撃し」，それにより「ヨウ素原子が脱離することで」，「前記一般式（１）で表される基を末端に有するポリアリーレンスルフィド樹脂が生成」されるのに対し，原告主張工程では「この反応では，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄及び重合禁止剤という単分子が同時に反応に供せられることから，まず，主として下記の反応が生じ，解裂した重合禁止剤が分子末端に結合し，代わりにヨウ素が末端から離脱する。」とされ，反応式で示されるとおり，「重合禁止剤」は主として「ジヨードベンゼン」と単分子同士で反応するものとされている点で，両者の反応工程は全く相違するものであって，本件明細書に記載されていた特許明細書記載工程とはその内容が一致しないものである。そもそも，原告は，原告主張工程が本件発明の製造方法における反応工程であると主張はするものの，本件発明の製造方法がそのような工程であると推察される根拠すら示しておらず，原告主張工程が本件発明の製造方法の反応工程を正しく表せているのか否かを判断することはできない。イ原告の説明によれば，重合開始直後にジヨード芳香族化合物と，単体硫黄及び重合禁止剤という単分子が同時に反応に供せられることから，重合禁止剤とヨウ素末端との反応が多く生じ全体として見た場合ヨウ素が多く離脱することがポリマー鎖の末端のヨウ素が少なくなる理由であるとのことであるが，原告のこの説明は根本的に誤っている。
そもそも，重合禁止剤との反応点の濃度が高い重合開始直後の段階で，ジヨードベンゼンと重合禁止剤との反応が多く生じることから，全体としてみた場合，ヨウ素が多く離脱し，ポリマー鎖の末端のヨウ素が少なくなるとの原告の主張は，原告主張工程を前提とするものであるところ，原告主張工程が特許明細書記載工程とは異なるものであり，また，原告主張工程が本件発明の製造方法において実際に起こり得るものであることについても根拠が示されていない以上，それを前提とする原告の主張は根拠がないものというほかない。
仮に，本件発明の製造方法において，原告主張工程に示される反応が生じていて，重合禁止剤との反応点（ヨウ素含有化合物）の濃度が高い重合初期の段階で重合禁止剤とヨウ素含有化合物とが優先的に反応しているとしても，重合したポリマー鎖の末端のヨウ素と重合禁止剤との反応，すなわち特許明細書記載工程の反応式（２）の反応が生じる（なお，特許明細書記載工程の反応式（４）の反応も生じるが，この反応はヨウ素量とは関係がないので，以下の説明においては省略する。）ことに変わりはないのであって，重合禁止剤を最初に添加しようが，重合途中で添加しようが，重合中のポリマー鎖末端に存在するヨウ素と反応する重合禁止剤が存在している限り，ポリマー鎖末端のヨウ素と重合禁止剤との反応が生じ，その結果ポリマー鎖末端のヨウ素が置換されてポリマー鎖の伸張が止まるのであるから，理論上は，その結果得られるＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端のヨウ素の量に違いが生じるものではない。
また，仮に，重合禁止剤を重合途中で添加した場合に，ポリマー鎖末端のヨウ素の全てが完全に反応しないとしても，その未反応物を補うために，重合禁止剤を更に多量に添加して反応させれば，結果的にポリマー鎖末端に存在するヨウ素が置換される結果，その量が少なくなることは明らかである。
２「先願明細書発明Ｂの内容及び本件発明４との違い」について(1)原告は，甲５において，ヨウ素含有量を低減させることについては何ら記載されていないと主張するが，次のとおり失当である。ア原告の主張は，本件発明が，従来のＰＡＳ樹脂よりもそのヨウ素含有量を低減させるものであることを前提とするものである。しかしながら，本件発明が，ヨウ素含有量を低減させることを目的とするものではないことは，前記のとおりであるから，原告の主張はその前提において失当といわざるを得ない。
イまた，甲５には，ヨウ素量やハロゲンフリーとの文言は記載されていないものの，「コンピュータ付属品などの電気・電子部品…として用いることができる。」（【００４９】）と記載されており，前記のとおり，プリント基板等の技術分野においてはヨウ素を含めたハロゲンの含有量を低減させることが広く認識されていたことに鑑みれば，甲５においてもヨウ素含有量の低減が目的でないということはできない。


さらに，甲５には，「前記ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる過程で，重合反応後期にカルボキシ基…を有する化合物を添加して反応させることにより，ポリアリーレンスルフィド主鎖の末端基（ＥｎｄＧｒｏｕｐ）の少なくとも一部に，カルボキシ基（－ＣＯＯＨ）…が導入された一実施形態のポリアリーレンスルフィドを製造することができる。特に，前記重合反応後期にカルボキシ基…を有する化合物を追加的に添加して，主鎖末端基に適切な含有量のカルボキシ基…が導入され，他の高分子素材または充填材などとの優れた相溶性を示しながらも，ポリアリーレンスルフィド特有の優れた物性を有する一実施形態のポリアリーレンスルフィドが効果的に製造できる。」（【００３０】）と記載されており，かかる「カルボキシル基を有する化合物」（重合禁止剤）は，ＰＡＳ樹脂の主鎖末端に存在するヨウ素と反応しているのは明らかであって，その反応によってＰＡＳ樹脂の主鎖末端に存在するヨウ素量が減少しているものである。加えて，甲５には，「一方，このような重合反応途中，重合が或程度行われた時点で重合中止剤を添加することができる。この時，重合可能な重合中止剤は，重合される高分子に含まれるヨードグループを除去して重合を中止させられる化合物であれば，その構成の限定はない。具体的には，ジフェニルスルフィド…ベンゾチアゾール類…であってよい。より好ましくは，前記重合中止剤は，…２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール…であってよい。」（【００３８】～【００３９】）と記載されており，実際，甲５の全ての実施例（実施例１～８）において，重合禁止剤と共に重合中止剤として「２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾール」（甲３０によれば，「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール」の誤記である。）が添加されている。そして，かかる重合中止剤は，乙１における硫黄含有重合停止剤としての「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール」，乙２における重合停止剤としての「ジフェニルジスルフィド」，甲１における重合中止剤としての「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール」及び「ジフェニルジスルフィド」に一致する。
そうすると，従来技術（乙１，乙２及び甲１）に通暁する当業者が，甲５の上記記載や実施例をみれば，甲５の特に実施例におけるＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量は少ないものであることが理解され，そのヨウ素含有量はかかる従来技術と同様に６００ｐｐｍ程度のものであると理解される。(2)重合禁止剤の添加時期によって，得られるＰＡＳ樹脂中に含まれるヨウ素含有量が変化するとの原告主張が誤りであることは，前記のとおりである。(3)先願明細書発明ＢのＰＡＳ樹脂におけるヨウ素の量が０．０１～１，２００ｐｐｍであると推認することなどできないとの原告主張も，次のとおり失当である。
ア本件明細書の実施例１ないし４（【００６５】～【００６８】，【００８０】表１）によれば，重合禁止剤の添加量が増加することに応じてヨウ素量が減少していることがみて取れるから，本件発明において重合禁止剤の添加量がヨウ素含有量に影響するものであることが理解できる。そして，このような結果からは，重合禁止剤の添加量が増加することに応じて伸張中のＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端ヨウ素との反応が増加し，ＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端のヨウ素が反応・脱落することでポリマー鎖の伸張が停止し，最終生成物であるＰＡＳ樹脂中のヨウ素量が減少するものと理解される。
一方，前記のとおり，甲５の実施例では，重合禁止剤と共に重合中止剤を添加しているところ，重合禁止剤及び重合中止剤は，重合進行中の重合鎖末端のヨウ素と反応し，ヨウ素を脱離させ，ヨウ素の代わりに末端基となり，重合鎖のそれ以上の伸張を止めるという機能の点で，異なるものではない。そうすると，甲５の実施例のＰＡＳ樹脂は，重合禁止剤と共に重合中止剤が重合鎖末端のヨウ素と反応し，ヨウ素を脱離させ，ヨウ素の代わりに末端基となっているものであり，ヨウ素含有量を評価するという観点においては，甲５の実施例における重合禁止剤及び重合中止剤の合計の添加量と，本件発明の重合禁止剤の添加量とを対比すべきものである。なお，甲５では重合禁止剤及び重合中止剤を，重合がある程度進行し長いポリマー鎖が形成された段階で添加しているが，当該重合禁止剤及び重合中止剤の作用は，ＰＡＳ樹脂のポリマー鎖の末端のヨウ素基に変えてカルボキシル基を導入したり，ポリマー鎖の末端のヨウ素を置換したりして，それ以上の重合反応を中止することであるから，甲５の実施例においては，重合禁止剤及び重合中止剤が反応した分だけＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端のヨウ素が脱離し，その結果ＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端に結合しているヨウ素の量が減少していることは明らかである。


そして，本件発明の実施例と甲５の実施例の反応条件についてみれば，両者は，温度や圧力などがほぼ同じ程度で溶融重合させているものであるから，その結果得られる両者のＰＡＳ樹脂は，同程度にポリマー鎖末端に結合しているヨウ素の量が減少しているものと理解される。イ甲５の実施例５では，原料である，パラジヨードベンゼン（ＭＷ＝３３０）５１３０ｇ，硫黄４５０ｇ，反応開始剤として１，３－ジヨード－４－ニトロベンゼン４ｇを重合させ，重合反応が８０％進んだ時点で重合中止剤２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾール（前記のとおり，「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール（ＭＷ＝３３２．６）」の誤記である。）２５ｇを添加し，１時間反応を進行させた後，重合反応が９０％進んだ時点で重合禁止剤２，２’－ｄｉｔｈｉｏｄｉｂｅｎｚｏｉｃａｃｉｄ（ＭＷ＝３０６）５１ｇを添加し，１０分間反応を進行させた後，０．５Ｔｏｒｒ以下となるまで真空下１時間反応を進行させて，カルボキシル基を主鎖末端に含む数平均分子量１７，３３８のＰＡＳ樹脂を得たと記載されている（甲５・【００６３】【００６４】【００７９】表１等）。ここで，重合禁止剤及び重合中止剤の合計のパラジヨードベンゼンに対する添加量比を計算すると，１．４８重量％であり，本件発明の実施例における添加量比である０．０５～０．６７重量％と比較して，２．２～３０倍という大量の量を添加していることになる。
次に，甲５の実施例５における重合禁止剤及び重合中止剤の添加量がＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端基に対してどの程度の割合となっているかを計算する。
得られたＰＡＳ樹脂の数平均分子量１７，３３８から，両ポリマー鎖末端基を除いたＰＡＳ樹脂の平均繰り返し単位数は１５４．６と計算されるから，原料のパラジヨードベンゼン５１３０ｇの全てが重合したとすると，ＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端基は両方合わせて０．２０１モル存在すると計算される。
それに対して，甲５では，重合禁止剤が０．１６６モル添加されているが，重合禁止剤は解裂する結果，１分子で２個の末端基と反応が形成されるから，重合禁止剤は，ＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端基に対して１６６％の過剰量添加された状態で反応させていることになる。さらに，重合禁止剤のみならず，重合中止剤０．０７５２モルも併せて添加し反応させているところ，重合中止剤も同様に１分子で２個の末端基と反応が形成されるから，これらを考慮すれば，甲５の実施例５においては，そのＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端基に対して２４１％という過剰量の重合禁止剤及び重合中止剤を投入していることになる。
そして，甲５の実施例５においては，上記のとおり高温高真空の溶融条件下，１時間以上にわたって反応させている（かかる反応は攪拌しながら反応させていることが明らかである）から，重合禁止剤及び重合中止剤を重合反応の途中で添加するものであったとしても，甲５のＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端基に対して２４１％という大きな過剰量（本件発明の実施例と比較して２．２～３０倍という量であることは上記のとおり）が添加されていることからすれば，重合禁止剤及び重合中止剤は，ＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端基と十分に反応しているものと解される。仮に，原告が主張するように，重合禁止剤及び重合中止剤を最初に添加した場合と途中で添加した場合では，最初に添加した方が反応しやすいことが想定されるとしても，甲５の実施例においてその添加量が本件発明の実施例に比較して大量であり，しかも十分に反応していると解されるから，原告が主張するように反応がしにくいとしても添加量を多くして反応させれば，結果的に重合鎖末端に存在するヨウ素末端基の量が少なくなることは明らかである。
ウ以上によれば，甲５に記載のＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が，本件発明４において特定されているヨウ素含有量とさほど変わるものではないことは明らかといえる。
エ原告が，両者の含有量が相違する理由の前提として主張する原告主張工程が本件明細書に記載されておらず，根拠のないものであることは前記のとおりであるが，仮に，原告主張工程の存在を前提としても，以下に述べるとおり，その主張は誤りである。
すなわち，原告主張工程における「鎖長延長反応」では，ポリマー鎖の片末端にカルボキシル基（－ＣＯＯＨ）が導入され，かつ反対側の末端に必ずヨウ素が存在するＰＡＳ樹脂が得られるものであり，そのジヨードベンゼンと重合禁止剤とのモル比を考えれば，重合禁止剤は反応の比較的早い段階でジヨードベンゼンと反応し，消費されていると解されることから，ポリマー鎖に更に重合禁止剤が反応することによるヨウ素の離脱はない。他方，先願明細書発明Ｂにおける「鎖長延長反応」によれば，まず両末端にヨウ素が存在するＰＡＳ樹脂が得られることは明らかである。そして，先願明細書発明Ｂは，その後これに重合禁止剤（及び重合中止剤）を添加・反応させて製造されるものであるところ，重合禁止剤あるいは重合中止剤を添加すれば，ＰＡＳ樹脂の末端のヨウ素基のしかるべき割合と反応し，ヨウ素を離脱させることは，前記イのとおりであるから，重合禁止剤の添加・反応によって両末端のヨウ素が共に，相当程度，反応・離脱し，かつその結果末端にカルボキシル基（－ＣＯＯＨ）を有するＰＡＳ樹脂が得られるものである。
そして，甲５の実施例において重合停止剤及び重合禁止剤とＰＡＳ樹脂のポリマー鎖末端のヨウ素が十分反応するであろうことも前記イのとおりである。
以上のことからすれば，原告主張工程を前提としても，本件発明と先願明細書発明Ｂとの間において，そのヨウ素含有量が異なるものとなるとの原告の主張は誤りであるといえる。
３取消事由１（本件発明４に係る同一性判断の誤り）に対し
(1)理由(a)に関し


原告は，先願明細書に本件発明４の全ての構成が記載されていなければ，本件発明４が先願明細書発明Ｂと同一であるなどとはいえないとした上で，甲５には，ＰＡＳ樹脂中のヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍとすることはおろか，「ヨウ素含有量」についてすら記載されていないし，塩素等のハロゲンフリーの課題についても，何ら認識がされていないことを理由に，先願明細書発明Ｂあるいは甲５において，「ＰＡＳ樹脂中のヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍにする」という要件が記載されている，あるいは，記載されているに等しいとすることはできない旨主張する。
しかしながら，前記のとおり，甲５の記載や実施例をみれば，従来技術に通暁する当業者は，甲５の先願明細書発明Ｂや特にその実施例におけるＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量は従来技術と同様に６００ｐｐｍ程度のものであると理解するのであるから，決定が，「先願明細書発明Ｂのポリアリーレンスルフィドが，ヨウ素原子を１，２００ｐｐｍ以下含有するものと解される」として，相違点１を実質的な相違点ではないとし，本件発明４と先願明細書発明Ｂとを同一とした判断に誤りがないことは明らかである。また，原告は，決定が「その含有量をできるだけ少なくしようということは，たとえ先願明細書に明記されていないとしても，当業者であれば当然に想起し，実施することである。」（２２頁３～５行）と説示した点を捉えて，あたかも進歩性の判断をしたかのように論難する。
しかしながら，当該決定の説示は，引用先願である甲５に記載されているＰＡＳ樹脂の用途の一つが電子部品であることから，ハロゲンフリーであることは当然の前提であることが推認されること，乙１，乙２及び甲１のように，ジヨード化合物を用いて生成されたＰＡＳ樹脂中のヨウ素含有量の低減が引用先願の優先日当時に周知の課題であることを踏まえて，従来技術と同様の製造方法を採用する甲５に記載のＰＡＳ樹脂も同様にヨウ素含有量が低減された樹脂を得ようとするものであることが当然の前提とされていることを説示しようとしたものであって，決して動機付けが存在するなどということを説示しようとしたものではない。
また，このような説示があるからといって，前記のとおり，決定が認定した先願明細書発明ＢのＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が，少なくとも６００ｐｐｍ程度のものであるといえる以上，「先願明細書発明Ｂのポリアリーレンスルフィドが，ヨウ素原子を１，２００ｐｐｍ以下含有するものと解される」として，相違点１を実質的な相違点ではないとした決定の判断に誤りはなく，このような説示を理由とする原告の主張は，決定の結論に何ら影響するものではないから，失当といわざるを得ない。
(2)理由(b)，(c)に関し
原告は，決定が「ヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲内とするために通常は行うことがない特別の操作を必要とするものであるとは認められない」としながらも，その理由については全く述べておらず，審理不尽の瑕疵があると主張する。
しかしながら，前記のとおり，本件明細書には，重合禁止剤の添加時期によってＰＡＳ樹脂中のヨウ素含有量が変化するとか，重合禁止剤を最初に添加することによりＰＡＳ樹脂中のヨウ素含有量が少なくなることなどは一切記載も示唆もされておらず，実施例でもヨウ素含有量を減じるための操作についての説明がないという事情に照らせば，決定が「ヨウ素原子の含有量を０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲内とするために通常は行うことがない特別の操作を必要とするものであるとは認められない」と説示するに当たって特段の理由を述べなかったとしても，その理由はおのずと明らかであるから，審理不尽の瑕疵があるとはいえない。
また，原告は，本件発明４において特定されているヨウ素含有量の範囲「０．０１～１，２００ｐｐｍ」の値が，非常に小さい値であることに鑑みれば，先願方法で得られたＰＡＳ樹脂に対して，当業者が通常採用する操作を行えば，ヨウ素原子の含有量「０．０１～１，２００ｐｐｍ」を達成できるなどということはできない旨主張する。
しかしながら，本件発明４において特定されているヨウ素含有量の範囲の値が従来技術におけるＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量とさほど変わらないことは，前記のとおりであるし，同発明において特定されているヨウ素含有量の範囲が，重合開始直後から重合禁止剤を添加する製造方法により得られるとの原告主張が誤りであることも，前記のとおりである。
したがって，原告の主張はやはり失当といわざるを得ない。
(3)理由(d)に関し
ア甲５の実施例５は，記載された化合物が実在せず，追試不能であるとの
指摘について
甲５の重合中止剤を例示した【００３９】に「２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾール」は記載されておらず，同じく甲５の重合中止剤を説明する【００３８】にもベンゾトリアゾール類との記載はない上，【００３９】に例示されている重合中止剤のうち「２，２’－ジチオビス」の構造，すなわち，ある構造単位の２位に硫黄が結合し，その硫黄同士が結合する構造を有する化合物に該当するものとしては「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール」のみが例示されていることからすれば，当業者は，「２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾール」が「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール」の誤記であると認識し得る。
したがって，甲５の実施例５が追試不能であるとはいえない。イ甲９実験においては，甲５の実施例５に記載されていない三つの工程（①原料準備の段階でＮ２充填，②発生されるヨウ素をヨウ素捕集tankで除去，③反応完了した樹脂をペレットにする前にＮ２加圧）が追加されているから，同実験は，そもそも甲５の実施例５の忠実な再現（忠実な追試）には
当たらないとの指摘について


上記①ないし③は，実施例に明示されていない実験条件ではあるものの，いずれも決定で説示されているように「技術常識の範疇に属する」ものといえ（すなわち，上記①に関し，原料を溶融加熱重合させるに際し，酸素の影響を排除するべく窒素充填することは常套手段にすぎず，上記②も，Ｎ２中のヨウ素が取り除かれるにすぎない。上記③は，重合反応が完了した樹脂をストランド〔条〕状に押出し，これを冷却して紐状の樹脂を成形したのち，これをカットしてペレットを製造するに際して，重合反応の完了した樹脂に対してＮ２加圧して樹脂を重合器から押し出すことであり，このことは，乙９ないし１２の記載からみても，甲５の実施例５に関する記載から当業者が当然に想定し得る程度の技術常識の範疇に属するものといえる。），甲９実験においてそのような条件が異なるとしても，それにより得られるＰＡＳ樹脂自体が異なるものとなるものではない。したがって，原告が主張するように，甲９の実験条件が異なるものであるとしても，決定において，先願明細書発明Ｂのポリアリーレンスルフィドはヨウ素原子を１，２００ｐｐｍ以下含有するものと解される。」として「相違点は実質的な相違点ではない。」旨判断したことに誤りがあるとはいえない。
ウ以上によれば，原告の主張はやはり失当といわざるを得ない。(4)以上のとおりであるから，原告の主張する取消事由１は理由がない。４取消事由２（本件発明５に係る同一性判断の誤り）に対し本件発明４が先願明細書発明Ｂと同一であるとの決定の判断に誤りがないことは，前記１のとおりであるから，取消事由２に関する原告の主張は，そもそもその前提を欠く。
また，決定が，本件発明５における「ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，下記一般式（１）…で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させて得られる」とは，「各成分の添加の順番について何ら特定するものではない」と判断したことについては，本件明細書の特許請求の範囲の記載において各成分の添加の順番が規定されておらず，また，本件明細書の【００２９】の「溶融重合反応は，ジヨード芳香族化合物，単体硫黄，重合禁止剤および必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱することにより行う。その際，重合禁止剤の添加時期は，基本的にどの時点で添加しても構わないものの，好ましくはジヨード芳香族化合物，単体硫黄および必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱して，内温が２００℃～３２０℃となった時点，より好ましくは２５０～３２０℃となった時点で添加することが望ましい。」との記載から，重合禁止剤の添加時期は基本的にどの時点で添加しても構わないと理解されることを根拠としたものであって，誤りはない。
すなわち，重合禁止剤の添加のタイミングにかかわらず，重合禁止剤が反応の過程で添加されるのであれば，その時点でジヨード芳香族化合物と単体硫黄と重合禁止剤との混合物が重合反応に供されるのであるから，そのようにして作られるものが本件発明５に包含されることは明らかである。そもそも，本件発明５は，製造方法により限定された物クレーム，いわゆるプロダクトバイプロセスクレームに相当するものであるから，製造方法が異なるものであったとしても，得られるＰＡＳ樹脂自体に差が認められなければ，両者は同一と判断できるものであるから，仮に，本件発明５において特定されている製造方法の点で，先願明細書発明Ｂとは異なるものであるとしても，前記のとおり，甲５におけるＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が６００ｐｐｍ程度で本件発明５において特定されているヨウ素含有量と同じ程度のものといえる以上，両者の同一性を肯定した決定の判断が誤りとなるものではない。したがって，本件発明５が先願明細書発明Ｂと同一であるとした決定の判断に誤りはなく，原告の主張する取消事由２は理由がない。５取消事由３（本件発明６及び７に係る同一性判断の誤り）に対し本件発明４が先願明細書発明Ｂと同一であるとの決定の判断に誤りがないことは，前記１のとおりであるから，取消事由３に関する原告の主張は，そもそもその前提を欠く。
したがって，本件発明６，７がそれぞれ先願明細書発明Ｃ，Ｄと同一であるとした決定の判断に誤りはなく，原告の主張する取消事由３は理由がない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載
本件明細書（甲１１）には，おおむね以下の記載がある。
ア技術分野，背景技術
【０００１】本発明は，反応性に優れるポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法および該製造方法によって生成するポリアリーレンスルフィド樹脂組成物に関する。
【０００２】近年，電気電子部品分野をはじめさまざまな分野で，環境に対する取り組みとして低ハロゲン化への動きが活発化している。【０００３】ポリフェニレンスルフィド樹脂（以下ＰＰＳと略すことがある）に代表されるポリアリーレンスルフィド樹脂（以下ＰＡＳと略すことがある）は，ハロゲン系難燃剤なしでも十分な難燃性が得られることからハロゲンフリー材料として注目を集めている。
【０００４】…。現在市販されているポリアリーレンスルフィド樹脂はこの方法により生産されているものの，製造工程で用いた有機極性溶媒や塩化ナトリウムなどの副生物を除去する精製処理工程が必須となるだけでなく，精製処理後であっても樹脂中に塩素原子が残留する。【０００５】そこで，塩素原子および極性溶媒を使用せず，ジヨード芳香族化合物と単体硫黄とを用いて溶融重合させるポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法が知られている…。この方法では，ヨウ素原子を含むポリアリーレンスルフィド樹脂が得られるものの，重合反応物ないし重合反応後の反応魂を減圧下で加熱することによって，ヨウ素原子を昇華させ除去することができるため，樹脂中のヨウ素濃度を低く抑えることが可能である。しかしながら，この方法は，重合原料として単体硫黄（Ｓ８）を使用することから，最終的に得られるポリアリーレンスルフィド樹脂の骨格中にジスルフィド結合（－Ｓ－Ｓ－）が残存してしまい，熱的特性や機械特性を低下させる原因となっていた。
【０００６】このため，ジヨード化合物と固体硫黄と，さらに硫黄含有重合禁止剤とを含む混合物を溶融重合させるポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法が開発された…。しかし，この方法で得られたポリアリーレンスルフィド樹脂は，他の化合物や樹脂との反応性が低いという問題があった。このため，…耐衝撃性改質剤を加えた際の耐衝撃性改善効果も不十分なものしか得られず，用途や使用法に制限があった。イ発明の概要（発明が解決しようとする課題，課題を解決するための手段，発明の効果）


【０００９】本願発明者らは種々の検討を行った結果，ジヨード化合物と固体硫黄と硫黄含有重合禁止剤を含む混合物を溶融重合させるポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法において，特定の官能基を有する重合禁止剤を用いることで上記課題を解決できることを見出し，本発明を完成するに至った。
【００１０】すなわち，本発明は，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄
と，下記一般式（１）
【００１１】【化１】
（式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子）で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させることを特徴とする前記一般式（１）で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法に関する。【００１２】また，本発明は，末端に下記一般式（１）
【００１３】【化２】
（式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子）で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂と，該ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し０．０１～１０，０００ｐｐｍの範囲となる割合でヨウ素原子を含有することを特徴とするポリアリーレンスルフィド樹脂組成物に関する。【００１４】本発明により，塩素原子を含まず，かつエポキシシランカップリング剤や官能基含有熱可塑性エラストマーなどの耐衝撃性改良剤などの他の化合物や樹脂との反応性に優れるポリアリーレンスルフィド樹脂組成物および該樹脂の製造方法を提供することができる。
ウ発明を実施するための形態
【００１５】本発明に用いるジヨード芳香族化合物としては，ジヨードベンゼン，ジヨードトルエン，ジヨードキシレン，ジヨードナフタレン，ジヨードビフェニル，ジヨードベンゾフェノン，ジヨードジフェニルエーテル，ジヨードジフェニルスルフォン等が挙げられるが，本発明はこれらに限定されない。２つのヨウ素原子の置換位置としては特に限定されないが，好ましくは２つの置換位置が分子内で出来る限り遠い位置が望ましい。より好ましくはパラ位，４，４’－位が良い。
【００１８】本発明で用いる下記一般式（１）
【００１９】【化３】
（式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子である。）で表される基を有する重合禁止剤（以下，単に重合禁止剤と略すことがある）としては，共役芳香環上に前記一般式（１）で表される基を有し，且つポリアリーレンスルフィド樹脂の重合反応において，当該重合反応を禁止ないし停止する化合物であれば特に制限なく用いることができる。例えば，ジフェニルジスルフィド，モノヨードベンゼン，チオフェノール，２，２’－ジベンゾチアゾリルジスルフィド，２－メルカプトベンゾチアゾール，Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド，２－（モルホリノチオ）ベンゾチアゾール，Ｎ，Ｎ’－ジシクロヘキシル－１，３－ベンゾチアゾール－２－スルフェンアミドなどの重合禁止剤の共役芳香環骨格上に１又は複数の前記一般式（１）で表される基を有する化合物が挙げられる。なお，式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子であるが，このうち反応性が良好となる点から水素原子であることが好ましい。【００２７】本発明のポリアリーレンスルフィド樹脂は，原料となるジヨード芳香族化合物と，単体硫黄と，前記重合禁止剤と，必要に応じて触媒とを非酸化性ガスの存在下で加熱して，溶融重合させることによって得られる。その際の配合割合は，単体硫黄１モルに対して，ジヨード芳香族化合物が０．５～２モルの範囲，好ましくは０．８～１．２モルの範囲である。また，固体硫黄１モルに対して，前記重合禁止剤が０．０００１～０．１モルの範囲，好ましくは０．０００５～０．０５の範囲である。【００２９】溶融重合反応は，ジヨード芳香族化合物，単体硫黄，重合禁止剤および必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱することにより行う。その際，重合禁止剤の添加時期は，基本的にどの時点で添加しても構わないものの，好ましくはジヨード芳香族化合物，単体硫黄および必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱して，内温が２００℃～３２０℃となった時点，より好ましくは２５０～３２０℃となった時点で添加することが望ましい。
【００３４】本発明の製造方法において前記一般式（１）で表される基を末端に有するポリアリーレンスルフィド樹脂は以下の反応により生成する。
【００３５】【化１０】


例えば，前記一般式（１）で表される基を有するジフェニルジスルフィドを用いた場合には，重合禁止剤中の－Ｓ－Ｓ－結合が，溶融温度下でラジカル開烈し（反応式（１）），発生した硫黄ラジカルが重合中の末端ヨウ素原子の隣接炭素原子を攻撃し，ヨウ素原子が脱離することで，前記一般式（１）で表される基を末端に有するポリアリーレンスルフィド樹脂が生成する（式中，反応式（２））。また，ポリアリーレンスルフィド樹脂の主鎖中に原料（単体硫黄）に由来して存在するジスルフィド結合が溶融温度下でラジカル開烈し（反応式（３）），その際発生した硫黄ラジカルと，前記重合禁止剤中の－Ｓ－Ｓ－結合由来の硫黄ラジカルとが再結合することによって前記一般式（１）で表される基を末端に有するポリアリーレンスルフィド樹脂が生成する（式中，反応式（４））。なお，脱離したヨウ素原子は遊離状態（ヨウ素ラジカル）にあるか，または，ヨウ素ラジカル同士が再結合することで，ヨウ素分子が生成する（反応式（５））。【００３６】本発明では上記の溶融重合を行って得られた反応生成物を一旦，固体状態に冷却した後，さらに減圧下で，または大気圧下の場合には非酸化性雰囲気下で，加熱して重合反応させることができる。これによりさらに分子量を増大させることができるだけでなく，さらに，生成したヨウ素分子が昇華されて除去されるため，ポリアリーレンスルフィド樹脂中のヨウ素原子濃度を低く抑えることができる。なお，固体状態への冷却は，１００～２６０℃の範囲，好ましくは１３０～２５０℃の範囲，さらに好ましくは１５０～２３０℃の範囲である。固体状態への冷却後の加熱は，前記溶融重合時と同じ温度および圧力条件下で行えばよい。【００３７】本発明の末端に前記一般式（１）で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂は，その製造方法に由来して，末端に前記一般式（１）で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂と該ポリアリーレンスルフィド樹脂に対してヨウ素原子を０．０１～１０，０００ｐｐｍの範囲，好ましくは１０～５，０００ｐｐｍの範囲で含有するポリアリーレンスルフィド樹脂組成物とする反応生成物として得られる。本発明のポリアリーレンスルフィド樹脂組成物は，ハロゲン原子として塩素原子ではなくヨウ素原子を含むものであるため，前述のとおりヨウ素分子の昇華性を利用して，ヨウ素原子濃度を低く抑えることも可能であり，その場合には，９００ｐｐｍ以下，好ましくは１００ｐｐｍ以下，さらには１０ｐｐｍ以下とすることも可能である。さらにヨウ素原子を検出限界以下に除去することも可能ではあるものの，生産性を考えると実用的ではない。【００５７】本発明のポリアリーレンスルフィド樹脂ないし該樹脂を含む樹脂組成物は，ポリアリーレンスルフィド樹脂の本来有する耐熱性，寸法安定性等の諸性能も具備しているので，例えば，コネクタ，プリント基板及び封止成形品等の電気・電子部品，ランプリフレクター及び各種電装品部品などの自動車部品，各種建築物，航空機及び自動車などの内装用材料，あるいはＯＡ機器部品，カメラ部品及び時計部品などの精密部品等の射出成形若しくは圧縮成形，若しくはコンポジット，シート，パイプなどの押出成形，又は引抜成形などの各種成形加工用の材料として，或いは繊維若しくはフィルム用の材料として幅広く有用である。
エ実施例
【００６５】（実施例１）ｐ－ジヨードベンゼン（東京化成株式会社，ｐ－ジヨードベンゼン純度９８．０％以上）３００．０ｇ，固体硫黄（関東化学株式会社製，硫黄（粉末））２７．００ｇ，４，４’－ジチオビス安息香酸（和光純薬工業株式会社製，４，４’－ジチオビス安息香酸，ＴｅｃｈｎｉｃａｌＧｒａｄｅ）０．６０ｇを１８０℃に加熱してそれらを窒素下で溶解，混合した。次に２２０℃に昇温し，絶対圧２６．６ｋＰａまで減圧した。得られた溶融混合物を，３２０℃で絶対圧１３３Ｐａとなるように，段階的に温度と圧力変化させて，８時間溶融重合した。この反応により，ＰＰＳ樹脂９１ｇを得た。各測定結果を表１に示した。
【００８０】【表１】
（判決注）
※実施例２～１０は，実施例１の重合禁止剤を，それぞれ４，４‘－ジチオビス安息香酸１．０ｇ，同２．０ｇ，同０．１５ｇ，同１．０ｇと１，３－ジヨード－４－ニトロベンゼン０．３ｇ，ｐ－メルカプト安息香酸，ｐ－ヨード安息香酸，ｐ－ヨード安息香酸ナトリウム，ｐ－メルカプトフェニル酢酸，Ｎ－メチル－（ｐ－ヨードフェニル）－アミノ酪酸，に変更したものである。
※比較例１～３は，重合禁止剤に代えてジフェニルジスルフィドを使用（比較例２，３はジヨード芳香族化合物も変更）したものである。【００８１】比較例１のＰＰＳ樹脂は，反応性評価試験による粘度上昇率が低く，グリシジル基含有シランカップリング剤と反応しにくいものであることが明らかとなった。比較例２，３のＰＰＳ樹脂は高分子量化できないだけでなく，反応性試験においてもＰＰＳ樹脂がゲル化して，測定できなかった。
(2)本件発明に関する開示事項
(1)によれば，本件明細書には，本件発明について次の事項が開示されているものと認められる。
ア本件発明は，反応性に優れるポリアリーレンスルフィド樹脂（ＰＡＳ樹脂）の製造方法及び該製造方法によって生成するＰＡＳ樹脂組成物に関する。ジヨード化合物と固体硫黄と，更に硫黄含有重合禁止剤とを含む混合物を溶融重合させる方法で製造されたＰＡＳ樹脂は，他の化合物や樹脂との反応性が低いという問題があった。このため，耐衝撃性改質剤を加えた際の耐衝撃性改善効果も不十分なものしか得られず，用途や使用法に制限があった（【０００１】【０００６】）。


イ本件発明の発明者らは，ジヨード化合物と固体硫黄と硫黄含有重合禁止剤を含む混合物を溶融重合させるＰＡＳ樹脂の製造方法において，特定の官能基を有する重合禁止剤を用いることで上記課題を解決できることを見出した。本発明により，塩素原子を含まず，かつエポキシシランカップリング剤や官能基含有熱可塑性エラストマーなどの耐衝撃性改良剤などの他の化合物や樹脂との反応性に優れるＰＡＳ樹脂組成物及び該樹脂の製造方法を提供することができる（【０００９】【００１４】）。ウ本件発明における溶融重合反応は，ジヨード芳香族化合物，単体硫黄，重合禁止剤及び必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱することにより行う。その際，重合禁止剤の添加時期は，基本的にどの時点で添加しても構わないものの，好ましくはジヨード芳香族化合物，単体硫黄及び必要に応じて触媒を非酸化性ガスの存在下で加熱して，内温が２００℃～３２０℃となった時点で添加することが望ましい（【００２９】）。エ本件発明に係るＰＡＳ樹脂は，その製造方法に由来して，末端に前記一般式（１）で表される基を有するＰＡＳ樹脂と該ＰＡＳ樹脂に対してヨウ素原子を好ましくは１０～５，０００ｐｐｍの範囲で含有するＰＡＳ樹脂組成物とする反応生成物として得られる。本件発明のＰＡＳ樹脂組成物は，ヨウ素分子の昇華性を利用して，ヨウ素原子濃度を低く抑えることも可能であり，その場合には，９００ｐｐｍ以下，好ましくは１００ｐｐｍ以下，さらには１０ｐｐｍ以下とすることも可能である（【００５６】）。２取消事由１（本件発明４に係る同一性判断の誤り）について
(1)先願明細書の記載事項
本件出願は，先願がパリ条約による優先権主張を伴う国際特許出願であるから，第一国出願の出願書類全体及び国際特許出願日における先願明細書に共通して記載されている発明に関し，第一国出願日に我が国へ出願がなされたものとされるところ，先願（ＰＣＴ／ＫＲ２０１３／００７０８１号）の第一国出願の出願書類（甲６，翻訳文は甲７）の記載と国際公開された国際出願日における明細書又は特許請求の範囲（甲４・先願明細書。翻訳文は甲５）の両者に共通して記載されていると認められる事項，すなわち，第一国出願日に我が国へ出願がなされたものとして，先願明細書に記載されている事項は，次のとおりである。なお，摘示は，便宜上，甲４の翻訳文である甲５（国内移行出願の公表公報である特表２０１５－５２４５１０号公報）による。
「【請求項１】
ポリアリーレンスルフィド主鎖の末端基（ＥｎｄＧｒｏｕｐ）の少なくとも一部が，カルボキシ基（－ＣＯＯＨ）またはアミノ基（－ＮＨ２）であることを特徴とする，ポリアリーレンスルフィド。
【請求項１１】
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と，前記重合反応段階を進行させながら，カルボキシ基またはアミノ基を有する化合物を追加的に添加する段階とを含むことを特徴とする，請求項１～１０のいずれか１項に記載のポリアリーレンスルフィドの製造方法。
【請求項１２】
カルボキシ基またはアミノ基を有する化合物は，２－ヨード安息香酸（２－Ｉｏｄｏｂｅｎｚｏｉｃａｃｉｄ），３－ヨード安息香酸（３－Ｉｏｄｏｂｅｎｚｏｉｃａｃｉｄ），４－ヨード安息香酸（４－Ｉｏｄｏｂｅｎｚｏｉｃａｃｉｄ），２，２’－ジチオ安息香酸（２，２’－Ｄｉｔｈｉｏｂｅｎｚｏｉｃａｃｉｄ），２－ヨードアニリン（２－Ｉｏｄｏａｎｉｌｉｎｅ），３－ヨードアニリン（３－Ｉｏｄｏａｎｉｌｉｎｅ），４－ヨードアニリン（４－Ｉｏｄｏａｎｉｌｉｎｅ），２，２’－ジチオアニリン（２，２’－Ｄｉｔｈｉｏｄｉａｎｉｌｉｎｅ），および４，４’－ジチオアニリン（４，４’－Ｄｉｔｈｉｏｄｉａｎｉｌｉｎｅ）からなる群より選択された１種以上を含むことを特徴とする，請求項１１に記載のポリアリーレンスルフィドの製造方法。
【請求項１３】
カルボキシ基またはアミノ基を有する化合物は，ジヨード芳香族化合物の１００重量部に対して，０．０００１～５重量部で添加されることを特徴とする，請求項１１に記載のポリアリーレンスルフィドの製造方法。
【請求項１８】
請求項１～１０のいずれか１項に記載のポリアリーレンスルフィドを含むことを特徴とする，成形品。」（特許請求の範囲の請求項１，１１，１２，１３及び１８）


「これに対し，一実施形態のポリアリーレンスルフィドの場合，主鎖末端の少なくとも一部にカルボキシ基（－ＣＯＯＨ）またはアミノ基（－ＮＨ２）のような反応性基が導入されることにより，他の高分子素材や，充填材などとの優れた相溶性を示すことが確認された。その結果，一実施形態のポリアリーレンスルフィドは，様々な高分子素材または充填材などと好ましくコンパウンディングでき，多様な用途に適した最適化した物性を示す樹脂組成物および成形品の提供を可能にする。これと同時に，前記ポリアリーレンスルフィドは，ポリアリーレンスルフィド特有の優れた耐熱性，耐薬品性および優れた機械的物性を示すことができる。」（【００１８】）「上述した一実施形態のポリアリーレンスルフィドは，ポリビニルアルコール系樹脂，塩化ビニル系樹脂，…などの多様な熱可塑性樹脂；ポリ塩化ビニル系エラストマー，ポリオレフィン系エラストマー，…などの多様な熱可塑性エラストマー；またはガラス繊維，炭素繊維，…などの多様な強化材／充填材と優れた相溶性を示すことができる。したがって，前記一実施形態のポリアリーレンスルフィドは，これら多様な他の高分子素材や充填材などとコンパウンディングされて優れた相乗効果を示すことができ，多様な用途に合った最適化した物性の実現が可能になる。」（【００２５】）「このように，前記ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる過程で，重合反応後期にカルボキシ基またはアミノ基を有する化合物を添加して反応させることにより，ポリアリーレンスルフィド主鎖の末端基（ＥｎｄＧｒｏｕｐ）の少なくとも一部に，カルボキシ基（－ＣＯＯＨ）またはアミノ基（－ＮＨ２）が導入された一実施形態のポリアリーレンスルフィドを製造することができる。特に，前記重合反応後期にカルボキシ基またはアミノ基を有する化合物を追加的に添加して，主鎖末端基に適切な含有量のカルボキシ基またはアミノ基が導入され，他の高分子素材または充填材などとの優れた相溶性を示しながらも，ポリアリーレンスルフィド特有の優れた物性を有する一実施形態のポリアリーレンスルフィドが効果的に製造できる。」（【００３０】）
「実施例５：カルボキシ基またはアミノ基を主鎖末端に含むポリアリーレン
スルフィドの合成
反応器の内温測定が可能なサーモカップル，そして窒素充填および真空をかけられる真空ライン付き５Ｌ反応器に，パラジヨードベンゼン（ｐ－ＤＩＢ）５１３０ｇ，硫黄４５０ｇ，反応開始剤として１，３－ジヨード－４－ニトロベンゼン４ｇを含む反応物を，１８０℃に加熱して完全に溶融および混合した後，２２０℃および３５０Ｔｏｒｒの初期反応条件から始まって，最終反応温度は３００℃，圧力は１Ｔｏｒｒ以下まで段階的に温度上昇および圧力降下を行いながら，重合反応を進行させた。前記重合反応が８０％進行した時（このような重合反応の進行程度は，「（現在粘度／目標粘度）＊１００％」の式で，目標粘度に対する現在粘度の相対割合として測定し，現在粘度は，重合進行中のサンプルを採取して粘度計で測定した。），重合中止剤として２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾールを２５ｇ添加し，１時間反応を進行させた。次に，前記重合反応が９０％進行した時，２，２’－ｄｉｔｈｉｏｄｉｂｅｎｚｏｉｃａｃｉｄ５１ｇを添加し，１０分間窒素雰囲気下で反応を進行させた後，０．５Ｔｏｒｒ以下に徐々に真空を加えて１時間反応を進行させた後，終了して，カルボキシ基またはアミノ基を主鎖末端に含むポリアリーレンスルフィド樹脂を合成した。反応が完了した樹脂を，小型ストランドカッター機を用いてペレット形態で製造した。」（【００６３】）
「ポリアリーレンスルフィドとＥｌａｓｔｏｍｅｒとのコンパウンディング押出Ｄｉｅの温度３００℃，Ｓｃｒｅｗｒｐｍ２００の条件下で，前記樹脂９０重量部にエラストマーのＬｏｔａｄｅｒ（ＧｒａｄｅＡＸ－８８４０，Ａｒｋｅｍａ製）を１０重量部添加し，混合押出を実施した。前記コンパウンディング試験片の機械的物性を，ポリアリーレンスルフィド試験片と同様の方法で評価して，下記の表３にまとめて示した。また，商用化されたコンパウンディング試験片に相当する比較例２の物性を，実施例および比較例１と共に比較して，下記の表３に示した。
【表３】
前記表２および表３によれば，主鎖末端にカルボキシ基が導入された実施例１のポリアリーレンスルフィドを熱可塑性エラストマーとコンパウンディングすることにより，伸び率が約２．２％から約２５．２％に約１０倍向上することが確認され，衝撃強度が約１７Ｊ／ｍから約５４Ｊ／ｍに約３倍向上することが確認された。また，主鎖の末端基にアミノ基が導入された実施例２のポリアリーレンスルフィドをガラス繊維とコンパウンディングすることにより，引張強度が約６０２ｋｇｆ／ｃｍ２から約１７５０ｋｇｆ／ｃｍ２に大きく向上することが確認された。このようなコンパウンディングによる物性の向上から，実施例のポリアリーレンスルフィドが多様な他の高分子素材や充填材などと優れた相溶性を示し，これによる優れた相乗効果を示し得ることが確認された。」（【００８６】～【００８８】）
(2)優先日における技術常識，技術水準
アハロゲンフリーについて
エンジニアリングプラスチック(エンプラ)等，工業材料に含まれるハロゲン元素については，以下の技術的事項が当業者に公知であると認められる。
すなわち，焼却によりハロゲン元素が大気環境に放出されないようにとの配慮から，プリント回路基板等に用いられる樹脂材料には，塩素，フッ素等のハロゲン元素を含まないハロゲンフリー材料が求められていたことが分かる。
(ｱ)エレクトロニクス実装大事典（平成１２年７月２８日発行・甲１７）「ハロゲンフリー材料：ハロゲンレス（ハロゲン無し）つまりハロゲンを含まないこと。ハロゲンとは化学用語でフッ素（Ｆ），塩素（Ｃｌ），臭素（Ｂｒ），沃素（Ｉ）などの元素の総称のこと。…ハロゲン化合物は焼却によるダイオキシンの発生が指摘されるため，プリント配線板材料にもハロゲン化合物を使わない難燃化が求められるようになった。」
（１３２～１３３頁）


(ｲ)ＪＰＣＡ規格   ハロゲンフリー銅張積層板試験方法（２００３）（平成１５年８月改正・甲１８）
「まえがき環境対応材料として，難燃剤にハロゲン系化合物を添加しないハロゲンフリー銅張積層板が開発され，その需要が拡大している。」（判決注：５頁には，「【参考】ハロゲンフリー剤の定義」として，塩素含有率９００ｐｐｍ以下，臭素含有率９００ｐｐｍ以下等が示されているが，ヨウ素については明示されていない。）
(ｳ)特開２００８－９１９１９号公報（乙４）
「用語『ハロゲンフリー』または『ハロゲンを含まない』は，１００万分の二千（２，０００）を超えない濃度の臭素，塩素，ヨウ素，またはフッ素を含まない材料が意味される。」（【００３３】）
(ｴ)特開２００８－１１０６１２号公報（乙５）
「これらポリアミドイミド樹脂は環境に配慮するという観点から，フッ素，塩素，臭素，ヨウ素等のハロゲンを含まないノンハロゲン系であるものが好ましい。」（【００５０】）
イ低ヨウ素含有量のＰＡＳ樹脂について
本件特許の優先日（平成２５年３月２５日）における，ジヨード化合物と固体硫黄と，更に「重合停止剤」とを含む混合物を溶融重合させるＰＡＳ樹脂の製造技術において，ＰＡＳ樹脂に含まれるヨウ素量については，以下の各文献の記述に示されるとおり，本件発明において特定されるような，１，２００ｐｐｍ以下のヨウ素含有量のＰＡＳ樹脂が得られていた。具体的には，乙１，乙２には，重合停止剤を使用することによって，末端に残留するヨウ素量が少ない（乙１では１８３～５７０ｐｐｍ，乙２では６１０ｐｐｍ）ＰＡＳが得られることが，甲１にはヨウ素量６１０ｐｐｍ又は６７０ｐｐｍのＰＡＳが得られることが，それぞれ記載されている。
(ｱ)特表２０１０－５０１６６１号公報（乙１）
「【請求項１】
ヨード化合物及び硫黄化合物からポリ（アリーレンスルフィド）を製造する方法であって，硫黄含有重合停止剤をポリアリーレンスルフィドの質量に基づいて０．０１～１０．０質量％の量で添加することを含む，方法。
【請求項６】
請求項１～５のうちいずれか１項に記載の方法によって製造され，０．０１～５，０００ｐｐｍの範囲のヨウ素含量，１，０００～１，０００，０００の範囲の分子量及び１～５００，０００，０００ｐｏｉｓｅの範囲の溶融粘度を有する，ポリ（アリーレンスルフィド）。」
（特許請求の範囲）
「【００２７】
重合停止剤は，ＰＡＳ分子の末端に残留するヨウ素を高分子鎖から除去する役割を果たす。」
「」
(ｲ)特表２０１２－５１３４９２号公報（乙２）
「【請求項１】
ジヨード芳香族化合物及び硫黄化合物を含む反応物を重合反応させてポリアリーレンスルフィドを製造する方法において，前記反応物にポリアリーレンスルフィドの重量に基づいて０．０１～１０．０重量％のジフェニルジスルフィドをさらに含めて融点２６５～３２０℃のポリアリーレンスルフィドを得るポリアリーレンスルフィドの製造方法。
【請求項９】
前記ポリアリーレンスルフィドのヨウ素含量は１０～１０，０００ｐｐｍである請求項８に記載のポリアリーレンスルフィド。」（特許請求の範囲）
「【０００１】
本発明はポリアリーレンスルフィド（ｐｏｌｙａｒｙｌｅｎｅｓｕｌｆｉｄｅ；以下，「ＰＡＳ」と称する。）の製造方法に係り，さらに詳しくは，反応物に重合停止剤を添加してＰＡＳ中に含まれているヨウ素含量の低減及び熱安定性の向上を両立させたＰＡＳの製造方法に関する。」
「【００３８】
重合停止剤は，ＰＡＳ分子の末端に残留するヨウ素を高分子鎖から除去する役割を果たす。」
「【００４８】
生成したポリマーは，５３００ポアズの溶融粘度（ＭＶ），２７４．３℃の融点（Ｔｍ），６１０ｐｐｍのヨウ素含量を有していた。」（なお，【００４９】【００５０】に記載の実施例２，実施例３でも，それぞれ２５０ｐｐｍ，３００ｐｐｍのヨウ素含有量のＰＰＳ〔ポリフェニレンスルフィド〕が重合されている。）
(ｳ)特表２０１２－５１４０６８号公報（甲１）
「【請求項１】
ジヨード芳香族化合物及び硫黄化合物を含む反応物を重合反応させてポリアリーレンスルフィドを重合させる重合工程と，…を含む，ポリアリーレンスルフィドの製造方法。
【請求項１０】
前記反応物は，…２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール（２，２’－ｄｉｔｈｉｏｂｉｓｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｅ），…及びジフェニルジスルフィド（ｄｉｐｈｅｎｙｌｄｉｓｕｌｆｉｄｅ）よりなる群から選ばれる１種以上の重合停止剤をさらに含むものである，請求項１に記載のポリアリーレンスルフィドの製造方法。」（特許請求の範囲）
「【０００１】
本発明はポリアリーレンスルフィド（ｐｏｌｙａｒｙｌｅｎｅｓｕｌｆｉｄｅ）の製造方法に係り，さらに詳しくは，ポリアリーレンスルフィド中に含まれているヨウ素含量の低減及び熱安定性の向上を両立させたポリアリーレンスルフィドの製造方法に関する。」
「【００５５】
３．製造例３


最初にｐＤＩＢと硫黄を溶融及び混合するとき，２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール（ＭＢＴＳ）を１．１０ｇさらに添加した以外は，製造例１と同様の条件で重合反応を行った。
【００５６】
生成したポリマーは，２，２００ポアズのＭＶ，２４５．５℃のＴｍ，６７０ｐｐｍのヨウ素含量，７０ｐｐｍの遊離ヨウ素の含量を有していた。」（【００５７】及び【００５８】に記載の製造例４では，６１０ｐｐｍのヨウ素含量，８０ｐｐｍの遊離ヨウ素の含量を有するＰＡＳ樹脂が重合されている。）
ウ重合禁止剤の添加時期と生成する高分子（樹脂）について一般に，高分子（ポリマー，樹脂）の諸物性は，重合度（１本の高分子鎖に含まれる構造単位の繰り返しの数，鎖長，平均分子量）に依存するといえ（甲１４など），所期の特性(重合度)の高分子を得るために，当業者によって，重合温度や圧力との反応条件とともに，重合禁止剤の選択，添加のタイミング等が好適化されるものと考えられる。
そして，重合禁止剤の添加時期が相違することにより，重合禁止剤の添加に由来する，ヨウ素離脱反応の反応速度も異なる。すなわち，本件発明のように低分子化合物の状態で重合禁止剤が添加された場合には，反応に必要な分子の衝突回数が多いことから，ヨウ素離脱反応速度が速くなり，この反応速度の違いは，ヨウ素の離脱の程度を異ならせる要因になると認められる（甲３２）。ただし，この場合は，より多くの低分子化合物の末端に重合禁止剤ラジカルが結合した重合度が小さい(鎖長が短い)分子が生成されている可能性がある。
(3)発明の同一性に関する検討
先願明細書発明Ｂの内容及び本件発明４と先願明細書発明Ｂとの対比における一致点・相違点の認定（相違点１）は，それぞれ前記第２の３(2)ア，同(3)アのとおりであり，この点について当事者間に争いはない。そこで，相違点１に係る構成，すなわち，ＰＡＳ樹脂に対し０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲となる割合でヨウ素原子を含有することが実質的な相違点ではなく，先願明細書発明Ｂに記載されているに等しい事項であるといえるか否か（発明の同一性）について検討する。なお，被告は，決定は相違点１について周知慣用技術の付加，転換，削除（いわゆる実質同一）に相当すると判断したものではない（被告準備書面（第１回）４１頁）としているから，この点は判断の対象にならない。
ア先願明細書発明ＢのＰＡＳ樹脂に含まれるヨウ素の量前記(2)イのとおり，乙１，乙２及び甲１の各記載から，ジヨード化合物と固体硫黄と，更に「重合停止剤」とを含む混合物を溶融重合させることによって製造されるＰＡＳ樹脂について，ヨウ素含有量が１，２００ｐｐｍ以下のものが得られること，上記のいずれの例においても重合禁止剤（重合停止剤）が添加されていることが理解でき，このような，ヨウ素含有量が少ないＰＡＳ樹脂を製造することができること自体は，優先日において周知の技術的事項であったといえる。
しかしながら，上記各文献からは，このような，１，２００ｐｐｍ以下の低ヨウ素量のＰＡＳ樹脂を製造するために必要な条件，すなわち，重合時の温度や圧力，重合時間等は必ずしも明らかでない。また，前記(2)ウの技術常識からは，重合禁止剤の種類や添加の割合のみならず，添加の時期（タイミング）によっても，得られる樹脂の重合度や不純物としてのヨウ素含有量が異なることが予測されるところ，それらとの関係についても一切明らかにされていない。してみると，これらの各文献に記載された事項から，直ちに先願明細書（甲５）にヨウ素含有量が１，２００ｐｐｍ以下であるＰＡＳ樹脂組成物が記載されているとの結論を導くことはできないというべきである。


この点，被告は，①先願明細書発明Ｂも本件発明４と同様の目的・問題意識の下で，ジヨード芳香族化合物と硫黄元素とを含む反応物を溶融重合する方法を改良するものであり，重合禁止剤を添加してポリマー鎖末端のヨウ素量を減じることで低ヨウ素含有量を達成していること，②重合禁止剤の添加時期はヨウ素含有量と無関係であること（本件発明４において特定されているヨウ素含有量の範囲が，重合開始直後から重合禁止剤を添加する製造方法により得られるとの原告主張は誤りであること），③先願明細書発明Ｂでは，重合禁止剤（実施例においては，４－ヨード安息香酸，２，２’－ジチオビス安息香酸など）に加えて，（重合鎖の成長を止めるという点において重合禁止剤と同じ機能を有する）重合中止剤（ベンゾチアゾール類など。実施例においては，２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾール。ただし，被告は，「２，２’－ジチオビスベンゾチアゾール」の誤記であると主張する。）を併用したことによってヨウ素量がより減少していると考えられること等を挙げて，先願明細書発明Ｂに係るＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量は，本件発明４と同程度に少ないものであると主張する。しかしながら，上記①については，例えば，上記各文献（乙１，乙２及び甲１）から，ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を溶融重合するＰＡＳ樹脂の製造方法において，重合禁止剤を添加することのみによって必ず相違点１に係る低ヨウ素含有量を実現できることが導き出せるとはいえず，ほかにこれを認めるに足る証拠もない。したがって，先願明細書発明Ｂと本件発明４は，必ずしも，同じ方法で，同じ程度に低ヨウ素含有量を実現しているとはいえず，その前提自体に誤りがある。上記②についても，被告自身，「本件明細書の記載からは，本件発明４のヨウ素含有量が得られるのは，重合禁止剤の添加時期によらないと理解される」と述べているように，飽くまで，本件明細書の記載からは関係が読み取れないというだけで，およそ重合禁止剤の添加時期がヨウ素含有量に影響を与えないことについての主張立証まではなされていない。むしろ，前記のとおり，技術常識を踏まえると，重合禁止剤の種類や添加の割合のみならず，添加の時期（タイミング）によっても，得られる樹脂の重合度や不純物としてのヨウ素含有量が異なることが予測されるのであって，これによれば，重合禁止剤の添加時期と本件発明４のヨウ素含有量が無関係であるとは，直ちに断定できない（本件発明の製造方法で起こる化合物等の反応工程として原告が説明する工程が本件明細書に記載されている反応工程とは異なるとの被告の主張も，この点を左右するものではない。）。上記③についても，被告の主張は，本件明細書の実施例１ないし４で重合禁止剤（４，４’－ジチオビス安息香酸）の使用量（添加量）が増えればＰＡＳ樹脂中の残留ヨウ素量が減るとの関係があることを前提とするものであると解されるが，先願明細書発明Ｂと本件明細書の実施例とでは，（重合禁止剤に関する誤記の点は措くとしても）少なくとも重合禁止剤の添加時期が異なることから，先願明細書発明Ｂにおいても重合禁止剤の添加量とヨウ素含有量との間に（本件発明４におけるそれと）同様の関係が導き出せるとは限らない。
結局のところ，先願明細書発明Ｂに記載されたＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量を具体的に推測できるだけの根拠は，先願明細書の記載や本件特許の出願時における技術常識を参酌しても導き出すことができず，ほかに先願明細書発明Ｂに係るＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が本件発明４と同程度に少ないことを認めるに足りる証拠はない。
イ実験報告書（甲９実験）について
決定は，甲９の実験報告書によれば，甲５の実施例５と同様に製造したＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が８５０ｐｐｍであると認められることから，本件発明４で特定するＰＡＳ樹脂組成物のヨウ素含有量は，先願明細書発明ＢにおけるＰＡＳ樹脂のヨウ素原子含有量と重複一致する蓋然性が高いと判断している。
しかしながら，まず，異議申立人による上記実験報告書では，重合反応が８０％程度進んだ段階で，「重合禁止剤２，２’－ジチオビスベンゾトリアゾル」を２５ｇ添加したとされているが，異議申立人自身が，先願の国内移行出願において，かかる物質名で定義される化合物は存在せず，誤記である旨を主張（自認）して，当初明細書である甲５の記載を正しい記載に訂正する手続補正を行っており（甲３０），それにもかかわらず，なぜ追試である上記実験報告書にあえて存在しない化合物名がそのまま記載されているのか，疑問がないとはいえない（この点は，上記実験報告書を作成するに当たり，当初明細書の誤記をそのまま引き写してしまっただけの単純ミスである可能性も否定できないが，重合禁止剤として実在しない化合物名が記載されているということは，その内容の杜撰さを示す一例とみざるを得ないのであって，実験報告書全体の信用性を疑わせる一つの事情となることは否定できない。）。


また，この点は措くとしても，上記実験報告書の「１．実験方法」の欄には，「「5）Chipcutting：反応完了した樹脂をＮ２加圧して，小型ストランドカッターを使用したpellet形態に製造。」との記載があり，かかる記載が，甲５の実施例５における，「反応が完了した樹脂を，小型ストランドカッター機を用いてペレット形態で製造した。」との記載に対応するものであって，同実施例と同様に，反応が完了した樹脂を小型ストランドカッターによってペレット形態とすることを示すものであることは理解できるが，「Ｎ２加圧」処理を行うことの技術的な意味は明らかではないし（すなわち，いかなる状態の樹脂に対して，何のために行うのか，例えば，溶融状態の樹脂に対して加圧処理を行うのか，ストランド〔細い棒状〕に形成するための押し出しをＮ２による加圧で行うのか，形成されたストランドに対して行うのかなどの点が不明である。），少なくともカッティングの前に樹脂を「Ｎ２加圧」することが当該技術分野における技術常識であるとはいえない。また，高温の樹脂に対しＮ２加圧を行うことによって，樹脂中のヨウ素が抜ける可能性がないとはいえず（少なくともその可能性が全くないことを示す証拠はない。），かかる「Ｎ２加圧」がヨウ素含有量に対してどのような影響を及ぼすのかも不明である。この点，被告は，上記ストランド押し出しを窒素加圧下で行うことが記載されている乙９ないし１２を引用して，Ｎ２加圧が周知の技術的事項である旨反論するが，仮にストランドを形成するための押し出しをＮ２加圧によって行うことが周知の手段であっても，上記実験報告書における「Ｎ２加圧」がこれらの乙号証に記載された工程と同じものを意味するものとは限らないし，結局，かかる「Ｎ２加圧」がヨウ素含有量に対してどのような影響を及ぼすのかが不明であることに変わりはない。以上によれば，実験報告書（甲９）は，必ずしも甲５の実施例５を忠実に追試したものであるとはいえず，かかる実験報告書（甲９実験）に基づいて，甲５の実施例５と同様に製造したＰＡＳ樹脂のヨウ素含有量が８５０ｐｐｍであるとか，本件発明４で特定するＰＡＳ樹脂組成物のヨウ素含有量は，先願明細書発明ＢにおけるＰＡＳ樹脂のヨウ素原子含有量と重複一致する蓋然性が高いなどと認めることはできないというべきである。ウ被告のその他の主張について
被告は，ヨウ素含有量に関する本件発明４と先願明細書発明Ｂの同一性に関して，ほかに，①先願明細書に「ヨウ素含有量」についての記載がなかったとしても，周知の技術的課題である「ハロゲンフリー」の対象としてヨウ素も当然含まれていたこと，②本件発明４のそもそもの課題は，（末端にカルボキシル基等を導入することにより）反応性に優れるＰＡＳ樹脂組成物を提供することにあって，低ハロゲン，低ヨウ素の実現ではなかったことなどを主張する。
しかしながら，上記①については，前記のとおり，プリント基板等，工業材料として用いられる樹脂材料についてハロゲンフリーが求められていたこと，対象としてフッ素，塩素等と同様にヨウ素もその対象と考えられていたことは，当該技術分野において知られていたと認められるが，そのことから直ちに，先願明細書発明Ｂにヨウ素の量が０．０１～１，２００ｐｐｍであることが記載されているに等しいということはできず，この点に関する判断を直接左右する事情であるとは認められない。また，上記②についても，たしかに，本件明細書の記載によれば，本件発明４の主たる課題は，【００１４】に記載されるとおり，「他の化合物や樹脂との反応性に優れるポリアリーレンスルフィド樹脂組成物および該樹脂の製造方法を提供すること」にあると認められるが，他方で，【００３６】【００３７】の記載や，実施例を示す【表１】を参照すれば，「樹脂中のヨウ素原子濃度を低く抑えること」にも注目していることがうかがわれるのであって，ヨウ素含有量の少ないＰＡＳ樹脂を提供することも，本件発明が解決しようとする課題の一つであるといえる。したがって，上記②の点も，必ずしも的を射た指摘であるとはいえない。したがって，いずれの主張も，ヨウ素含有量に関する本件発明４と先願明細書発明Ｂとの同一性を認めるには足りない。
エ以上によれば，相違点１に係る構成，すなわち，ＰＡＳ樹脂に対し０．０１～１，２００ｐｐｍの範囲となる割合でヨウ素原子を含有することが実質的な相違点ではなく，先願明細書発明Ｂに記載されているに等しい事項であるとはいえない。したがって，この点に関する決定の判断は誤りである。
(4)以上の次第であるから，原告主張の取消事由１は理由がある。３取消事由２（本件発明５に係る同一性判断の誤り）について本件発明５は，本件発明４（請求項４）を引用し，さらに，「前記ポリアリーレンスルフィド樹脂が，ジヨード芳香族化合物と，単体硫黄
と，下記一般式（１）
【化９】
（式中，Ｘは水素原子またはアルカリ金属原子）で表される基を有する重合禁止剤とを含む混合物を重合反応させて得られるものである」との発明特定事項を付加したものである。すなわち，本件発明５は，本件発明４に上記発明特定事項を追加する発明である。
しかるところ，本件発明４は，先願明細書発明Ｂと対比して，相違点１において実質的に相違しており，先願明細書発明Ｂと同一であると認められないことは，前記２のとおりであるから，本件発明４に新たな発明特定事項を追加する本件発明５についても，（少なくとも相違点１を有する点において）先願明細書発明Ｂと同一であるとは認められない。
したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告主張の取消事由２は理由がある。
４取消事由３（本件発明６及び７に係る同一性判断の誤り）について本件発明６（請求項６）と本件発明７（請求項７）は，いずれも本件発明４（請求項４）を引用するものであるところ，本件発明６と先願明細書発明Ｃ，本件発明７と先願明細書発明Ｄとの対比においても，相違点１以外に新たな相違点は存在しない（この点は，当事者間に争いがない。）。そして，前記のとおり，相違点１を発明特定事項として有する本件発明４が先願明細書に記載された発明（先願明細書発明Ｂ）と同一であるといえない以上，先願明細書に記載された発明（先願明細書発明Ｃ又はＤ）との間で同一の相違点１を有する本件発明６及び７についても，同様の理由により，先願明細書に記載された発明（先願明細書発明Ｃ又はＤ）と同一であるとはいえない。したがって，原告主張の取消事由３も理由がある。
５結論
以上の次第であるから，原告が主張する取消事由１ないし３はいずれも理由があり，決定には取り消されるべき違法がある。
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官


平成２９年１２月２５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第１３００３号実用新案権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１０月３０日
判      決
原告       新東化   成株式   会社
同訴訟代理人弁護士       稲元富保
同補佐   人弁理   士      山木義明
被告       ヤマム   株式会社
同訴訟代理人弁護士        野口隆一
同       洞    敬
同         酒匂禎裕
同補佐人弁   理士       矢野卓哉
主      文
１被告は，別紙１被告製品目録記載のプレハブ式階段
を製造し，譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならな
い。
２被告は，別紙１被告製品目録記載のプレハブ式階段を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，１６５万９９５２円及びこれ
に対する平成２９年４月７日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。
４原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用はこれを４分し，その３を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
６この判決は，第１項及び第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１主文第１項及び第２項に同旨
２被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２９年４月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，考案の名称を「プレハブ式階段」とする実用新案登録第３１５９２６９号（以下「本件実用新案登録」という。）に係る実用新案権（以下「本件実用新案権」という。）を有する原告が，被告に対し，別紙１被告製品目録記載のプレハブ式階段（以下「被告製品」という。）は，本件実用新案登録に係る願書に添付した実用新案登録請求の範囲（平成２６年７月７日付け訂正書による訂正後のもの。）の請求項１記載の考案（以下「本件考案」という。）の技術的範囲に属するから，被告が，業として，被告製品を製造し，譲渡し，又は譲渡の申出をすること（以下，これらの行為を併せて「譲渡等」という。）は，本件実用新案権の侵害を構成すると主張して，①実用新案法２７条１項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを，②同条２項に基づき被告製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに，③被告は，実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより，法律上の原因なく実施料相当額の利得を得ており，原告は，これと同額の損失を受けたとして，不当利得返還請求権（対象期間は平成２５年１月１日から平成２７年７月３１日まで）に基づき，不当利得金２０００万円及びこれに対する請求後の日である平成２９年４月７日（同月６日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，更に，④本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後の被告による被告製品の譲渡につき，実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権（対象期間は平成２７年８月１日から平成２９年４月６日まで）に基づき，損害賠償金１億５０００万円のうち８０００万円及びこれに対する不法行為後の日である平成２９年４月７日（同月６日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
２前提事実等（当事者間に争いがないか，後掲の証拠〔証拠番号の掲記に際し，枝番号の標記を省略した。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等）
⑴当事者
原告は，合成樹脂製品の製造及び販売などを業とする株式会社である。被告は，熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・エンジニア樹脂及びその原料とこれらの製品の製造・販売などを業とする株式会社である。
⑵本件実用新案権
原告は，次の内容の本件実用新案権を保有している。
登録番号       実用新案登録第３１５９２６９号
登録日      平成２２年４月１４日
出願番   号     実願２０１０－１１３０
出願日      平成２２年２月２３日
（以下「本件出願日」という。）
考案の名称       プレハブ式階段
実用新案登録請求の範囲     別紙２訂正明細書等の
【実用新案登録請求の範囲】記載のとおり
原告は，平成２６年７月７日付け訂正書により，本件実用新案登録につき，実用新案登録請求の範囲及び明細書を別紙２のとおり訂正した（以下，同訂正後の明細書及び図面〔別紙３登録実用新案公報参照〕を併せて「本件明細書等」という。）。
（以上につき，甲１ないし３）
⑶本件考案
本件考案（実用新案登録請求の範囲の請求項１記載の考案）は，次のとおり分説することができる（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ：傾斜した設置地面上に互いに略平行に配置された複数の長尺部材と，Ｂ：水平に配置された踏み板部と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部とを有すると共に，前記傾斜した設置地面上に配置された長尺部材上に階段状に並べて配置されたステ
ップ部材と，
Ｃ：一枚の板状部材が折り曲げされることにより形成され，前記長尺部材に固
定された固定部材と，
Ｄ：下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出して前記固定部材に固定された，大きな剛性を有するアンカー杭とを
備え，
Ｅ：前記固定部材は，平坦な第１の平板部と，前記第１の平板部から前記板状部材の長さ方向に連続して弧を描くように折り曲げられた円弧部と，前記円弧部の前記第１の平板部と反対側の端部が折り曲げられて，前記第１の平板部と間隔を空けて互いに対向するように形成された平坦な第２の平板
部とを有し，
Ｆ：前記第１の平板部及び第２の平板部には，互いに対応する位置に配置された，第１のボルト孔及び第２のボルト孔がそれぞれ形成され，Ｇ：前記円弧部の内周面の内径寸法は，前記アンカー杭の上端部が挿通することができる大きさに形成されると共に，互いに対向する前記第１の平板部と前記第２の平板部の間隔が小さくなるにつれて，前記内径寸法が小さく


なるように形成され，
Ｈ：前記円弧部の内周面の内側に，前記アンカー杭の上端部が挿し込まれ，前記第１の平板部の，前記第２の平板部と対向する側とは反対側の面が前記
長尺部材に接触して配置され，
Ｉ：前記第１の平板部の前記第１のボルト孔と，前記第２の平板部の前記第２のボルト孔と，前記長尺部材の前記第１のボルト孔及び前記第２のボルト孔に対応する位置に形成されたボルト孔に，頭付ボルトのネジ部が挿通し，その挿通した前記ネジ部にナットがネジ締結することにより，互いに対向する前記第１の平板部と前記第２の平板部の間隔が小さくなり，前記アンカー杭の上端部が前記円弧部の内周面に締め付けられるように，前記固定
部材が前記長尺部材に固定された
Ｊ：ことを特徴とするプレハブ式階段。
⑷被告の行為
被告は，業として，被告製品を譲渡等した（別紙４被告売上高参照。なお，同別紙の「納品日」欄の日は，被告が被告製品を取引先に納品するなどした日であり，同別紙の「売上額（円）」欄の金額は，被告製品の売上げにより被告に支払われるなどした金額である。）。
被告製品（その具体的構成は，別紙１被告製品目録の「２」以下に示されるとおりである。）は，本件考案の構成要件を全て充足する（被告も，この点につき争っていない。）。
⑸本件考案に係る実用新案技術評価書を提示した警告原告は，平成２７年７月２３日付け通告書により，被告に対し，本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をし（甲７，８），同通告書は，遅くとも同月末日までに被告に到達した（争いがない。）。
３争点
⑴本件実用新案登録は実用新案登録無効審判により無効にされるべきものと認
められるか（争点１）
ア無効理由１（乙第２号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか（争点１－１）
イ無効理由２（第２東名高速道路東上トンネルでの公然実施による新規性欠如）
は認められるか（争点１－２）
⑵被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか（争点２）
⑶不当利得の額及び損害の額（争点３）
４争点に対する当事者の主張
⑴争点１－１（無効理由１〔乙第２号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
ア乙２考案
本件出願日前に日本国内で頒布された刊行物である実用新案登録第３０６６４８３号公報（以下「乙２公報」という。）には，プレハブ式階段に関する次の考案（以下「乙２考案」という。）が記載されている。
「傾斜した設置面上に互いに略平行に配置された複数の枠体６と，水平に配置された踏み板部と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部を有すると共に，前記傾斜した設置面上に配置された枠体６上に階段状に並べて配置されたステップ１と，下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出してアンカ杭固定釘１０を用いて枠体６に固定された，大きな剛性を有するアンカ杭９とを備えることを特徴とするプレハブ式階段。」
イ本件考案と乙２考案との対比
(ｱ)乙２考案の「枠体６」が本件考案の「長尺部材」に，乙２考案の「ステップ１」が本件考案の「ステップ部材」に，乙２考案の「アンカ杭固定釘１０」が本件考案の「固定部材」に，乙２考案の「アンカ杭９」が本件考案の「アンカー杭」に，それぞれ相当する。
(ｲ)一致点
本件考案と乙２考案は，「傾斜した設置面上に互いに略平行に配置された複数の長尺部材と，水平に配置された踏み板部と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部を有すると共に，前記傾斜した設置面上に配置された長尺部材上に階段状に並べて配置されたステップ部材と，下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出して固定部材に固定された，大きな剛性を有するアンカー杭とを備えることを特徴とするプレハブ式階段。」である点において一致する。
(ｳ)相違点
他方，本件考案と乙２考案とは，本件考案が「固定部材」として，構成要件ＥないしＧの構成を備えた「ｂ字型」の形状の部材（以下「ｂ字型部材」という。）を用いて，円弧部にアンカー杭の上端部を挿し込んだｂ字型部材の平板部を長尺部材に接触配置し，長尺部材とｂ字型部材に形成されたボルト孔にボルトを挿通させ，ナットでネジ締結してアンカー杭の上端部を締め付け固定しているのに対し，乙２考案では，釘（アンカ杭固定釘１０）を用いて，長尺部材にアンカー杭の上端部を固定している点において相違している。
ウ周知技術及び公知技術について
パイプや中実の棒状体を基材に固定する際，ｂ字型部材を使用し，基材とｂ字型部材に形成されたボルト孔にボルトを挿通させ，ナットでネジ締結して締め付け固定する構成，また，かかる構成を採用することにより棒状体に孔を空けることなく，強固に固定できることは，本件出願日当時，建築分野と否とを問わず広く採用されていた周知技術であり（乙３ないし５），パイプ杭をアンカー杭として用い，その下端部を土中に埋め込み，上端部をクランプを介して設置物に固定することも，本件出願日当時の周知技術であった（乙７，８）。
また，本件出願日当時，設置物を地面に固定するために，一枚の板状部材からなる固定部材の円弧部にアンカー杭を挿入し，ボルトとナットで締め付けて固定する構成は，公知であり（乙１４），同固定部材の形状を「ｂ字型」とすることは，設置物や設置状況に応じて当業者が適宜設計できる事項にすぎないものであった。さらに，「ｂ字型部材」は，本件出願日当時，一般に販売されていたものである（乙１８）。
エ相違点に係る容易想到性


乙２考案は，建築分野に属する考案であり，鋼棒の固定力が低下することを課題とするものであるところ，当業者には，固定力を向上させ，更に工程数を削減するため，乙２考案中のアンカー杭として周知技術に係るパイプ杭を想定し，パイプを強固に固定する部材として分野を問わず採用されていた上記周知技術に係るｂ字型部材を採用し，又は，乙第１４号証に開示された板状部材を適宜ｂ字型部材に変更して乙２考案に適用して，上記相違点に係る構成とする動機付けが認められる。そもそも鋼棒を基材に固定する方法は，当業者にとって設計的事項というべきであり，乙２考案における「アンカ杭固定釘１０」に代えて，一般に販売されていた「ｂ字型部材」を採用することには何らの困難もないというべきである。したがって，当業者において，乙２考案に対して，上述した周知技術又は公知の構成を適用し，又は鋼棒の固定方法を適宜設計することにより，上記相違点に係る本件考案の構成とすることは，本件出願日当時，極めて容易に想到し得たことである。
オ小括
以上によれば，本件考案は，当業者において，乙２考案に基づいて，本件出願日当時，極めて容易に考案をすることができたものである。よって，本件考案についての実用新案登録には，実用新案法３７条１項２号の無効理由があるから，実用新案登録無効審判により無効とされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件実用新案権を行使することができない（実用新案法３０条が準用する特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
ア乙２考案の認定について
被告は，乙２考案の「アンカ杭９」は大きな剛性を有すると主張するが，乙２公報には，「アンカ杭９」が「鋼棒」であるとの記載はなく，かえって「アンカ杭固定釘１０」を打ち込むことができるような材質であることがうかがわれる（本件明細書の段落【００１９】）から，被告による乙２考案の認定は誤りである。
イ本件考案と乙２考案の対比について
被告は，乙２考案の「アンカ杭固定釘１０」が本件考案の「固定部材」に相当すると主張するが，本件考案の「固定部材」は，アンカー杭の上端部がこれに固定される部材であるのに対し，乙２考案の「アンカ杭固定釘１０」は，「アンカ杭９」を「枠体６」に固定するものであって，「アンカ杭固定釘１０」に「アンカ杭９」が固定されるものではない。したがって，乙２考案の「アンカ杭固定釘１０」は，本件考案の「固定部材」には相当しない。
そうすると，本件考案と乙２考案とは，本件考案の「下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出し…た，大きな剛性を有するアンカー杭」は「一枚の板状部材が折り曲げられることにより形成され，前記長尺部材に固定された固定部材」に固定されているのに対し，乙２考案の「アンカ杭９」は「アンカ杭固定釘１０を用いて枠体６に固定」されている点において相違する。また，乙２考案は上記「固定部材」を有しない点においても，本件考案と相違する。
ウ周知技術等について
被告は，本件出願日当時の周知技術を立証する証拠として乙第３ないし第５号証を提出する。しかし，乙第３号証にはパイプや索等を基材に固定するクリップが，乙第５号証には管，ホース等を支持体に固定するクランプが開示されているにとどまり，いずれも設置地面の土中に埋め込まれて固定される部材を基材に固定する構成については記載も示唆もない。乙第４号証に記載されている「バンド７」は可撓性を有する帯状部材が開示されているにとどまり，本件考案の構成要件Ｃ，Ｅ，Ｆ及びＧに対応する構成は開示されていない。
また，乙第１４号証に記載されている板状の固定部材は，保持部材を介して基材に固定されており，直接基材に固定されていないから，乙第１４号証に記載された構成を乙２考案に適用しても，被告が主張する相違点に係る本件考案の構成には至らないというべきである。
エ容易想到性について
乙２考案においては，アンカ杭固定釘１０によってアンカ杭９を直接長尺部材に固定する構成が採用され，これによりアンカ杭９の固定力の低下が起こらないとの効果を奏しているのであって，固定力が不足するとの課題は既に解決されているから，アンカ杭固定釘１０によってアンカ杭９を直接長尺部材に固定する構成に代えて，被告が主張するところの周知技術や公知の構成を適用する動機付けはないというべきである。
被告は，乙第７，第８号証を挙げて，パイプ杭をアンカー杭として用い，その下端部を土中に埋め込み，上端部をクランプを介して設置物に固定することも，本件出願日当時の周知技術であったなどとするが，これらの刊行物には，クランプとして「ｂ字型部材」を採用することについては何らの記載も示唆もないというべきである。
以上によれば，当業者において，乙２考案に周知技術又は公知の構成を適用して，被告が主張する相違点に係る本件考案の構成とすることが，本件出願日当時，極めて容易に想到し得たということはできない。被告の主張する無効理由１は成り立たない。
⑵争点１－２（無効理由２〔第２東名高速道路東上トンネルでの公然実施による新規性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
ア公然実施品について
原告は，本件出願日に先立つ平成２１年１１月頃，株式会社清水建設（以下「清水建設」という。）に対して，本件考案に係る製品（以下「本件公然実施品」という。）を，第２東名高速道路東上トンネル（以下「東上トンネル」という。）工事向けとして販売し納品した（乙９）。本件公然実施品は，本件考案の構成要件を全て備えているから（乙１０），本件考案は，本件出願日前に，不特定人に公然と知られ得る状態で実施されていたというべきである。
これに対し，原告は，清水建設に対する販売台帳（甲１４）を証拠として提出し，本件考案に係る構成を有する製品を清水建設に最初に納品したのは平成２４年２月２５日であると主張するが，同販売台帳は，販売数量等の記載が，原告が自らのカタログ（乙９）で納品した実績として記載している階段ステップ数（１０７３枚）と符合しないことなどからして，信用できないというべきである。また，原告は，本件公然実施品は原告が平成２７年に株式会社大林組（以下「大林組」という。）に納品したものであると主張するが，原告は，自らのカタログ（乙９）で，「東上トンネル工事」として清水建設にプレハブ式階段を納品したと記載しているのであるし，大林組が東上トンネルの工事を施工した事実も認められないから，原告の主張は事実と異なるというべきである。
イ小括


以上のとおり，本件考案は，本件出願日前に日本国内において公然実施をされた考案である。よって，本件実用新案登録は，実用新案法３条１項２号の規定に違反してされたものであり，同法３７条１項２号の無効理由があるから，実用新案登録無効審判により無効とされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件実用新案権を行使することができない（実用新案法３０条が準用する特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
原告が，平成２１年１１月頃，清水建設に対して本件公然実施品を販売し納品した事実はないから，被告の主張する無効理由２は成り立たない。被告は，乙第９号証を根拠に，原告が本件公然実施品を販売したと主張するが，乙第９号証は，「リバーザー・ステップ」との名称にて原告が販売しているプレハブ式階段の全てについて記載されたものであり，本件公然実施品の販売実績のみを示すものではない。かえって，清水建設に対する販売台帳（甲１４）によれば，本件考案に係る構成を有する製品を清水建設に最初に納品したのは，本件出願日後である平成２４年２月２５日であることがうかがわれるところである。被告が本件公然実施品と主張する乙第１０号証記載のプレハブ式階段は，大林組がネクスコ中日本から請け負った工事（甲２４，２５）に関し，原告が，平成２７年５月１５日又は同年７月１５日に，岡三リビック株式会社を通じて大林組に納品したものであるから（甲２６ないし２８），本件出願日以前に公然実施されていたものではない。
⑶争点２（被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか）について
【原告の主張】
被告は，平成２７年８月以降，被告製品の製造及び販売を停止し，被告製品で用いられていたボルト・ナットをコーチボルトに変更した新製品を販売しているとするが，実際の施工現場においては，コーチボルトではなくボルト・ナット施工される蓋然性があるから，被告は，現在も実質的に被告製品を販売しているに等しいといえる。
したがって，被告に対して被告製品の譲渡等の差止めを命じ，また被告製品を廃棄させる必要性がある。
【被告の主張】
被告は，平成２７年８月以降，被告製品の受注を停止し，平成２８年１月に既受注分の納品を終えたことをもって，被告製品の製造販売を終了させた。被告は，平成２７年８月以降，被告製品で用いられていたボルト・ナットをコーチボルトに変更した新製品を販売している。
⑷争点３（不当利得の額及び損害の額）について
【原告の主張】
ア不当利得返還請求について
(ｱ)不当利得期間について
本件実用新案登録がされたのは平成２２年４月１４日であるから，被告は，同日以降，実施料を支払うことなく本件考案の技術的範囲に属する被告製品を譲渡等したことにより，法律上の原因なく実施料相当額の利益を受け，これにより原告に同額の損失を及ぼしたというべきである。
この点について，被告は，被告による被告製品の譲渡等により不当利得が生じるのは，本件考案に係る実用新案技術評価書が発送された平成２７年５月２１日以降であるとか，本件実用新案登録についての訂正書が受理された平成２６年７月７日以降であるなどと主張する。しかし，実用新案法１４条の２第１１項は，実用新案登録につき訂正があったときは，その訂正後の明細書，実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録があったものとみなすと規定しているから，本件実用新案登録がされた日以降にされた被告による被告製品の譲渡等は，原告との関係で不当利得の発生原因となるものというべきである。
(ｲ)不当利得の額について
被告は，平成２５年１月１日からから平成２７年７月３１日までの間に，被告製品を販売して５億円の売上高を得ているところ，本件考案の実施に係る実施料率は，売上高の４パーセントが相当である。
したがって，原告は，被告に対し，不当利得返還請求権に基づき，不当利得金２０００万円の支払を求めることができる。
仮に，別紙４被告売上高の記載を前提としても，原告は，被告に対し，同別紙の番号１ないし４８に対応する売上高合計２７０９万０３２７円に実施料率４パーセントを乗じた１０８万３６１３円の支払を求めることができる。
イ不法行為による損害賠償請求について
(ｱ)損害賠償の対象となる取引について
前記前提事実等（第２，２⑸）のとおり，原告は，平成２７年７月２３日付け通告書により，被告に対し，本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をし，同通告書は，遅くとも同月末日までに被告に到達している。したがって，被告は，平成２７年８月１日以降，被告製品の譲渡による本件実用新案権の侵害につき，故意又は過失が認められるから，不法行為による損害賠償義務を免れない。この点について，被告は，別紙４被告売上高の番号４９ないし５６に記載された取引につき，これらの受注日は平成２６年１０月１０日であるから，納品が平成２７年８月１日以降にされたとしても，不法行為には当たらないと主張する。しかし，被告が主張の根拠とする発注書（乙２８）には「上記数量は暫定数量とし，納入時に各設置箇所より階段数量（幅・傾斜角度）及び部材数量等を算出し都度納入する。」と記載され，現実に納品した売上高と上記発注書に記載された発注額とが一致しないことからしても，発注書の受領をもって被告製品の譲渡が完了したとみるべきではなく，納品の時に譲渡があったとみるべきであるから，これらの取引も不法行為として損害賠償額算定の基礎とすべきである。
(ｲ)損害の額について
被告は，平成２７年８月１日から平成２９年４月６日までの間に，被告製品を譲渡（販売）して５億円の売上高を得ているところ，被告製品の利益率は，売上高の３０パーセントである。したがって，被告は，被告製品の譲渡により，１億５０００万円の利益を得ており，同額が原告の受けた損害の額と推定される（実用新案法２９条２項）。
したがって，原告は，被告に対し，実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき，損害賠償金１億５０００万円の支払を求めることができる。仮に，別紙４被告売上高の記載を前提としても，原告は，被告に対し，同別紙の番号４９ないし５６に対応する売上高合計７４５万１０５０円に利益率３０パーセントを乗じた２２３万５３１５円の支払を求めることができる。
【被告の主張】
ア不当利得返還請求について
(ｱ)不当利得期間について


原告は，被告が，本件実用新案登録がされた平成２２年４月１４日以降に，原告に実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等した行為につき，法律上の原因なく利益を受け，これにより原告に損失を及ぼしたと主張する。しかし，本件実用新案権は，出願当初の実用新案登録請求の範囲の記載によっては，引用文献の記載からみて進歩性を欠くものと評価され，原告がした平成２６年７月７日付け訂正書により訂正された後の実用新案登録請求の範囲につき，特許庁審査官作成に係る実用新案技術評価書（平成２７年５月２１日発送）により進歩性がようやく認められたものである。
実用新案権は，実用新案技術評価書を提示して警告した後でなくては行使することができないのであるから，被告製品が本件考案の技術的範囲に含まれるとしても，その譲渡等が実用新案権者との関係で不当利得と評価されるのは，進歩性を認めた実用新案技術評価書が発送された日以降と解される。したがって，本件考案に係る実用新案技術評価書が発送された平成２７年５月２１日以降にされた被告製品の譲渡等のみが，不当利得金の算定の基礎とされるべきである。仮に，平成２７年５月２１日を不当利得金の算定の始期とすべきとの上記主張が認められないとしても，上記のとおり，本件実用新案権については，原告がした訂正によりはじめて進歩性が肯定されたものであるから，訂正書が受理された平成２６年７月７日以降にされた被告製品の譲渡等のみが，不当利得金の算定の基礎とされるべきである。
(ｲ)不当利得の額について
被告が被告製品を販売した時期及びこれらによる売上高は，別紙４被告売上高に記載のとおりである。
原告は，本件実用新案権の実施に係る実施料率として，売上高の４パーセントが相当であると主張するが，一般に建設技術に関する特許権の実施料率は３パーセント程度とされているところ（乙２６），実用新案権を登録・維持するための手続・費用は，特許権と比べて差があり，その差は実施料率に反映されてしかるべきであるから，本件実用新案権の実施に係る実施料率としては売上高の１パーセント程度とみるのが相当である。
イ不法行為による損害賠償請求について
(ｱ)不法行為の対象となる取引について
被告が平成２７年８月１日以降被告製品を販売した事実はない。別紙４被告売上高の番号４９ないし５６の各取引について，被告が被告製品を取引先に納品したのは平成２７年８月１日以降であるが，被告は，これらの取引に係る発注を平成２６年１０月１０日付けで受けているところ（乙２８），発注を受けた時点で受注者である被告としては特定の製品を納入すべき義務を負うのであるから，この時点で被告製品の譲渡は完了しているというべきである。
(ｲ)損害の額について
仮に，別紙４被告売上高の番号４９ないし５６の各取引に係る譲渡が，不法行為による損害賠償の対象となるとしても，別紙５被告利益率に記載のとおり，これらの取引に係る売上高合計７４５万１０５０円に対して，仕入額は６６０万３８０８円であり，また，被告製品を販売するために要した販売管理費として売上高の５パーセント相当額も控除されるべきであるから，被告が得た利益の額は，合計４７万４６９０円にとどまる。
第３当裁判所の判断
１本件考案について
⑴実用新案登録請求の範囲の記載
本件考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載は，前記前提事実等（第２，２⑶）のとおりである。
⑵本件明細書等の記載
本件明細書等には，次の記載がある（前記前提事実等〔第２，２⑵〕。各項目末尾の【】は，考案の詳細な説明の段落番号を指す。）。
ア技術分野
「本考案は，プレハブ式階段に関するものである。」【０００１】
イ背景技術
「プレハブ式階段は，例えば山間部における登山道や，工事現場等の傾斜のある設置地面に簡単に取付けることができる階段として使用されるものである。」【０
００２】
「図７及び図８に示すように，従来のプレハブ式階段２は，複数のステップ部材４が，釘や木ネジ等の連結部材１２により互いに連結されて，階段状に構成されていた。そして，これらのステップ部材４同士の連結部が，釘や木ネジ等の固定部材１４を打ち込んだり，ネジ込んだりすることにより，一対の長尺部材１６上に強固に固定されていた。」【０００３】
「さらに，この一対の長尺部材１６のそれぞれが，アンカー杭２２，頭付ボルト２４，ナット２６により，地盤が土砂等で形成された傾斜のある設置地面１１上に強固に固定されていた。」【０００４】
「これらの長尺部材１６は，設置地面１１に打ち込まれたアンカー杭２２の上端部に，頭付ボルト２４とナット２６によりネジ締結されて固定されていた。また，このアンカー杭２２にも，その素材として再生プラスチックが使用されていた。」
【００１３】
ウ考案が解決しようとする課題
「しかしながら，前記従来のプレハブ式階段２においては，再生プラスチック製のアンカー杭２２を設置地面１１の土中に打ち込むことにより，プレハブ式階段２を設置地面１１上に固定させる構造となっているために，次のような問題があった。」
【００１８】
「すなわち，再生プラスチック製のアンカー杭２２において，設置地面１１の地盤が，それほど硬くない土砂等により形成されている場合には，アンカー杭２２を設置地面１１から土中に深く打ち込んで，プレハブ式階段２を設置地面１１上に固定させることが可能となっていた。」【００１９】


「しかしながら，設置地面１１の地盤が著しく硬い土砂等で形成されている場合，例えば，土砂の硬さがコンクリートまではいかなくともそれに近い状態で固まっている場合や，土中に大きな石の塊が混在している場合，或は土中に大きくて丈夫な樹木の根が隙間無く張り巡らされている場合等には，再生プラスチック製のアンカー杭２２では剛性が不足するため，そのアンカー杭２２を設置地面１１の地盤の土中に打ち込むことが困難になるという問題があった。」【００２０】「このように設置地面１１の地盤が硬い土砂等で形成されている場合において，再生プラスチック製のアンカー杭２２を設置地面１１の土中に深く埋め込むためには，アンカー杭２２を埋め込む場所の地盤を崩して，アンカー杭２２の断面積より大きな面積の孔を掘り，その孔の中にアンカー杭２２の下端部を挿し込んだ後で，地盤を崩すことにより生じた残土を埋め戻すことにより，アンカー杭２２を埋め込んで固定するという一連の作業を行う必要があった。このため，そのような一連の作業を行うための労力と時間がかかるという問題があった。」【００２１】「また，上記一連の作業によるアンカー杭２２の埋め込みによる固定によっては，従来のようにアンカー杭２２を設置地面１１から土中に打ち込む場合と異なり，上記掘った孔にアンカー杭２２の下端部を挿し込んだ後に，地盤を崩すことにより柔らかくなった残土を埋め戻すだけであるため，アンカー杭２２がぐらついてしまい，アンカー杭２２を設置地面１１の土中に強固に固定することができないという問題もあった。」【００２２】
「そこで本考案は，上記問題点に鑑みて，プレハブ式階段が設けられる設置地面の地盤が硬い土砂等で形成されている場合であっても，アンカー杭を容易かつ強固に土中に固定することができると共に，プレハブ式階段を設置地面上に強固に固定することができるプレハブ式階段を提供することを課題とするものである。」【０
０２３】
エ課題を解決するための手段
「上記課題を解決するために，本考案によるプレハブ式階段は，傾斜した設置地面上に互いに略平行に配置された複数の長尺部材と，水平に配置された踏み板部と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部とを有すると共に，前記傾斜した設置地面上に配置された長尺部材上に階段状に並べて配置されたステップ部材と，一枚の板状部材が折り曲げられることにより形成され，前記長尺部材に固定され
た固定部材と，
下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出して前記固定部材に固定された，大きな剛性を有するアンカー杭とを備え，前記固定部材は，平坦な第１の平板部と，前記第１の平板部から前記板状部材の長さ方向に連続して弧を描くように折り曲げられた円弧部と，前記円弧部の前記第１の平板部と反対側の端部が折り曲げられて，前記第１の平板部と間隔を空けて互いに対向するように形成された平坦な第２の平板部とを有し，前記第１の平板部及び前記第２の平板部には，互いに対応する位置に配置された，第１のボルト孔及び第２のボルト孔がそれぞれ形成され，前記円弧部の内周面の内径寸法は，前記アンカー杭の上端部が挿通することができる大きさに形成されると共に，互いに対向する前記第１の平板部と前記第２の平板部の間隔が小さくなるにつれて，前記内径寸法が小さくなるように形成され，前記円弧部の内周面の内側に，前記アンカー杭の上端部が挿し込まれ，前記第１の平板部の，前記第２の平板部と対向する側とは反対側の面が前記長尺部材に接触
して配置され，
前記第１の平板部の前記第１のボルト孔と，前記第２の平板部の前記第２のボルト孔と，前記長尺部材の前記第１のボルト孔及び前記第２のボルト孔に対応する位置に形成されたボルト孔に，頭付ボルトのネジ部が挿通し，その挿通した前記ネジ部にナットがネジ締結することにより，互いに対向する前記第１の平板部と前記第２の平板部の間隔が小さくなり，前記アンカー杭の上端部が前記円弧部の内周面に締め付けられるように，前記固定部材が前記長尺部材に固定されたことを特徴とするものである。」【００２４】
オ考案の効果
「このような本考案のプレハブ式階段によれば，…プレハブ式階段が設けられる設置地面の地盤が硬い土砂等で形成されている場合であっても，アンカー杭を容易かつ強固に土中に固定することができると共に，プレハブ式階段を設置地面上に強固に固定することができる。」【００２８】
カ考案を実施するための形態
「以下，本考案に係るプレハブ式階段の実施の形態について，図面に基づいて具体的に説明する。」【００３０】
「図１ないし図４は，本考案の第１の実施の形態に係るプレハブ式階段３０について説明するために参照する図である。」【００３１】「本実施の形態に係るプレハブ式階段３０においては，図１及び図２に示すように，階段状に構成された複数のステップ部材４が固定された長尺部材１６は，アンカー杭３２，固定部材３４，頭付ボルト３６，及びナット３８により，設置地面１１上に固定される。」【００３２】
「アンカー杭３２は，その表面に溶融亜鉛メッキ処理が施された金属製の棒状の部材であり，その外周に，このアンカー杭３２の素材として用いた異形鉄筋としての形状を有している。」【００３３】


「アンカー杭３２は，鋼製の異形鉄筋であるため，前記従来のプレハブ式階段２における再生プラスチック製のアンカー杭２２に比べて，剛性が大きいために，例え設置地面１１の地盤が硬い土砂等で形成されていても，ハンマー等の道具を用いてその上端面に，下側に向って大きな力を加える作業を行なうだけで，アンカー杭３２を設置地面１１から土中に打ち込むことができる。」【００３９】「本実施の形態においては，上記従来のプレハブ式階段２におけるような，地盤を崩したり埋め戻したりという一連の作業を行わずに，アンカー杭３２をいきなり設置地面１１の土中に打ち込むことができるため，アンカー杭３２を打ち込む場所の周りの地盤は，硬い状態のまま維持されるために，アンカー杭３２はぐらつくことなく，設置地面１１の土中に強固に固定することができる。」【００４１】「次に，図５は，本考案の第２の実施の形態に係るプレハブ式階段に用いられる固定部材４４について説明するために参照する図である。」【００４７】「前記第１の実施の形態に係るプレハブ式階段３０においては，図１及び図２に示すように，階段状に構成された複数のステップ部材４が固定された長尺部材１６は，アンカー杭３２，固定部材３４，頭付ボルト３６，ナット３８により，設置地面１１上に固定されていたが，この第２の実施の形態に係るプレハブ式階段においては，階段状に構成された複数のステップ部材４が固定された長尺部材１６は，上記固定部材３４の代わりに固定部材４４を用いて設置地面１１上に固定されるようになっている。」【００４８】
「第２の実施の形態に係るプレハブ式階段における固定部材４４は，図５（ａ）及び（ｂ）に示すように，金属製の一枚の長い平板（板状部材）が折り曲げられて形成されているものであり，平らな平板部４４ａ（第１の平板部）と，平板部４４ａから長さ方向に連続して弧を描くように２７０度程度折り曲げられた円弧部４４ｂと，その円弧部４４ｂの平板部４４ａと反対側の平板部４４ｃ（第２の平板部）が，平板部４４ａにぶつからないように９０度程度折り曲げられて，平板部４４ａと間隔をおいて互いに対向するように構成されている。」【００４９】「この固定部材４４の円弧部４４ｂの内周面４４ｄの内径寸法は，アンカー杭３２の上端部が緩く挿通することができる程度の大きさに形成されており，互いに対向する平板部４４ａと平板部４４ｃの間隔が小さくなるにつれて，徐々にその径が小さくなるようになっている。」【００５０】
「また，固定部材４４の平板部４４ａ，４４ｃには，頭付ボルト３６のネジ部が緩く貫通するような寸法に設定された，ボルト孔４４ｆ（第１のボルト孔），４４ｅ（第２のボルト孔）が，互いに対応する位置に形成されている。」【００５１】「この固定部材４４の円弧部４４ｂの内周面４４ｄの内側に，図５（ｂ）中の下側から上側に向って，アンカー杭３２の上端部（図３中の上端部）が挿し込まれた状態で，平板部４４ａの，平板部４４ｃと反対側の面が長尺部材１６に接触して配置されるようになっている。」【００５２】
「そして，平板部４４ｃのボルト孔４４ｅと，平板部４４ａのボルト孔４４ｆと，長尺部材１６のボルト孔４４ｅ，４４ｆと対応する位置に頭付ボルト３６のネジ部が緩く貫通するよう形成されたボルト孔に，頭付ボルト３６のネジ部が挿通し，ナット３８により締め付けられるようネジ締結することにより，長尺部材１６に固定部材４４が固定されるようになっている。」【００５３】「このとき，互いに対抗する平板部４４ａと平板部４４ｃの間隔が小さくなって互いに近付くので，円弧部４４ｂの内周面４４ｄの内径寸法も併せて小さくなるために，アンカー杭３２の上端部が円弧部４４ｂの内周面４４ｄによりきつく締め付けられて，アンカー杭３２と固定部材４４は互いに強固に固定される。」【００５
４】
「このため，階段状に構成された複数のステップ部材４が固定された長尺部材１６は，アンカー杭３２，固定部材４４，頭付ボルト３６，ナット３８により，接置地面１１上に固定される。」【００５５】
「このような本考案の第２の実施の形態に係るプレハブ式階段によっても，第１の実施の形態に係るプレハブ式階段３０と同様に，プレハブ式階段が設けられる設置地面１１の地盤が硬い土砂等で形成されている場合であっても，アンカー杭３２を容易かつ強固に土中に固定することができると共に，プレハブ式階段を設置地面１１上に強固に固定することができる。」【００５６】
⑶本件考案の概要
実用新案登録請求の範囲の記載（前記⑴）及び本件明細書等の記載（上記⑵）によれば，本件考案の概要は，次のとおりと認められる。ア本件考案は，プレハブ式階段に関する。（【０００１】）従来のプレハブ式階段は，ステップ部材を固定した長尺部材を設置地面上に固定するに際して，再生プラスチック製のアンカー杭を地中に埋め込み，当該アンカー杭の上端部と長尺部材とをボルト・ナットによりネジ固定していたところ，アンカー杭が剛性の不足する再生プラスチック製であったために，地盤が硬い土砂等で形成されている場合には，アンカー杭を埋め込み固定するのに労力と時間がかかり，またアンカー杭を設置地面の土中に強固に固定できないとの問題点があった。（【０００３】，【０００４】，【００１３】，【００１８】ないし【００２２】）イ本件考案は，このような問題点に鑑みされたものであり，設置地面の地盤が硬い土砂等で形成される場合であっても，アンカー杭を容易かつ強固に土中に固定でき，これにより設置地面上に強固に固定することができるプレハブ式階段を提供することを課題とする。（【００２３】）
上記課題を解決するため，本件考案は，アンカー杭を大きな剛性を有するものとすることにより，地盤を崩したり埋め戻したりという一連の作業を行わずにアンカー杭を設置地面上に打ち込み，アンカー杭を設置地面の土中に強固に固定できるようにするとともに，構成要件ＥないしＧの形状を備える固定部材を用いてアンカー杭の上端部を長尺部材に固定することにより，長尺部材とアンカー杭とを固定部材を介して強固に固定できるようにしたものである。（【００２４】，【００２８】，【００３０】ないし【００３３】，【００３９】，【００４１】，【００４７】ないし【００５６】）


２争点１－１（無効理由１〔乙第２号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）について
⑴乙２公報の記載
本件出願日前に日本国内で頒布された刊行物である乙２公報には，次の記載がある（乙２。各項目末尾の【】は，考案の詳細な説明の段落番号を指す。）。「本考案は，プレハブ階段の改良に関する。」【０００１】「プレハブ式階段は，例えば山間部における登山道とか，工事現場とかの斜面に簡単に取り付けできる階段として使用される。従来のプレハブ式階段…の概略を図７に示して説明すると，各ステップ１をステップ連結釘２で連結しながら，鋼棒３にて，ステップ１を設置面４に直に固定するようにしている。」【０００２】「上記従来例において，ステップ１を鋼棒にて直に設置面に固定するようにしていたので，次のような改良すべき課題がある。すなわち，…設置面が自然の傾斜地である場合には，通常設置面が凹凸面になっている。このような凹凸面に各ステップをステップ連結釘で連結して設置した場合に，各ステップの着地状態が一定ではなく，時には地面から浮き上がったステップもあり，かつ，凹凸面にそって捻れたりする。その結果，鋼棒の固定力が十分でない部分があり，また，捻れた状態のステップを繰り返し踏むことにより，鋼棒の固定力が低下するという課題がある。」
【０００３】
「また，このような課題をなくすために予め整地すればよいのであるが，その整地に多くの労力がかかり，納期や価格の点で課題があり，…大きな凹凸（例えば谷など）の場合には大がかりな整地工事となり，さらに納期や価格の点で改良すべき課題がある。」【０００４】
「また，ステップを直に設置面に固定する場合には，ステップを現地に搬入し，ステップ連結釘で連結しながら鋼棒で固定することになるので，作業環境が悪い場所で作業をしなければならず，作業能率の点で課題がある。また，各ステップを設置面に固定する場合に，一つ一つのステップを鋼棒で固定しなければならないので，鋼棒の数が多くなり，それだけ現場での作業工数が多くなって，納期や価格の点で改良すべき課題がある。」【０００５】
「本考案はステップの設置面が凹凸であっても，整地することなくステップを確実に固定すると共に，繰り返しステップを踏んでも鋼棒の固定力が低下せず，更に現地作業を少なくしたプレハブ式階段を提供するものである。」【０００６】「以下，本考案の実施例について説明する。図６において，ステップ１はステップ連結釘２にて互いに連結され，この連結部を枠体固定釘５にて枠体６に固定する。したがって，各ステップ１は，ステップ連結釘２と枠体固定釘５によって，実質的にステップ１の両端が枠体６に固定されることになる。」【００１５】「枠体６は，図２の平面を示す図３において，二本平行に設けた部材をステップ１で連結したものである。本実施例では，二本の部材を平行に設けているが，ステップ１の幅が広い場合や，…枠体６を掛け渡す距離が長い場合には，枠体６の強度を持たせるために，例えば三本の部材を平行に設け，これをステップで繋ぐようにする。また，枠体６として，…４本以上の部材を平行に設けてステップを繋ぐようにしても良い。」【００１７】
「次に，作用について説明する。図１および図２において，枠体６の長さＬ１を定尺物とする。各ステップ１をステップ連結釘２で連結し，枠体固定釘５でステップ１を枠体６に固定するようにしているので，現場合わせにて枠体６の繋ぎ部分にステップ１ａのように取り付けることができ，ステップ１の数を任意に選択することができる。また，枠体６に予め工場等の作業しやすい場所で，ステップ１を取り付け，現場ではステップ１ａを取り付けるようにすることができ，現場での作業を少なくすることができる。」【００１８】
「図１に示すように，設置面がコンクリート設置面８である場合には，枠体６をアンカボルト７で固定する。このように，枠体６をアンカボルト７で固定することにより，アンカボルト７の数を少なくすることができ，現場での作業性を向上することができる。また，図２に示すように，設置面４が自然の傾斜地である場合には，設置表面ＧＬが凹凸になっている。しかしながら，枠体６をこの凹凸面に掛け渡すようにしてアンカ杭９にて固定することができるので，整地をすることなく，枠体６を固定することができる。また，アンカ杭固定釘１０により，アンカ杭９を枠体６の側面に固定するようにすれば，設置表面ＧＬの凹凸面に応じて，任意の位置にアンカ杭９を打ち込むことができ，枠体６を設置面４に確実に固定することができる。」【００１９】
「このように，枠体６を設置面４に固定することにより，ステップ１を登り降りする体重を枠体６で受けることができ，設置面４にかかる単位面積当たりの荷重を少なくし，未整地の地面でも崩れることはなく，アンカ杭９の固定力の低下は起こらない。また，ステップ１の捻れも少なくなるので，ステップ連結釘２および枠体固定釘５の緩みも起こらない。」【００２０】
⑵引用考案
上記⑴に認定した乙２公報の記載によれば，乙２公報には，次の考案（以下「引用考案」という。）が記載されているものと認められる。「傾斜した設置地面上に互いに略平行に配置された複数の部材により構成された枠体６と，水平に配置された板状部と鉛直に配置された板状部とを有し，前記傾斜した設置地面上に配置された枠体６上に階段状に並べて配置されたステップ１と，アンカ杭固定釘１０と，下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出して前記枠体６に固定されたアンカ杭９とを備え，前記アンカ杭固定釘１０により前記アンカ杭９が枠体６の側面に固定されたことを特徴とするプレハブ式階段。」
⑶本件考案と引用考案の対比
ア一致点
引用考案の「複数の部材により構成された枠体６」は本件考案の「複数の長尺部材」に，引用考案の「水平に配置された板状部と鉛直に配置された板状部とを有し，前記傾斜した設置地面上に配置された枠体６上に階段状に並べて配置されたステップ１」は本件考案の「水平に配置された踏み板部と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部とを有すると共に，前記傾斜した設置地面上に配置された長尺部材上に階段状に並べて配置されたステップ部材」に，引用考案の「アンカ杭９」は本件考案の「アンカー杭」に，それぞれ相当すると認められる。


したがって，本件考案と引用考案とは，「傾斜した設置地面上に互いに略平行に配置された複数の長尺部材と，水平に配置された踏み板部と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部とを有すると共に，前記傾斜した設置地面上に配置された長尺部材上に階段状に並べて配置されたステップ部材と，下端部が前記設置地面の土中に埋め込まれ，上端部が前記設置地面から突き出して前記固定部材に固定されたアンカー杭とを備えたことを特徴とするプレハブ式階段」である点において一致する。
イ相違点
他方で，本件考案と引用考案とは，次の点において相違する。(ｱ)本件考案の「アンカー杭」が「大きな剛性を有する」（構成要件Ｄ）のに対し，引用考案の「アンカ杭９」の剛性は特定されていない点（以下「相違点１」という。）
(ｲ)本件考案のプレハブ式階段は，「平坦な第１の平板部と，前記第１の平板部から前記板状部材の長さ方向に連続して弧を描くように折り曲げられた円弧部と，前記円弧部の前記第１の平板部と反対側の端部が折り曲げられて，前記第１の平板部と間隔を空けて互いに対向するように形成された平坦な第２の平板部とを有し，前記第１の平板部及び第２の平板部には，互いに対応する位置に配置された，第１のボルト孔及び第２のボルト孔がそれぞれ形成され，前記円弧部の内周面の内径寸法は，前記アンカー杭の上端部が挿通することができる大きさに形成されると共に，互いに対向する前記第１の平板部と前記第２の平板部の間隔が小さくなるにつれて，前記内径寸法が小さくなるように形成され」（構成要件ＥないしＧ），「一枚の板状部材が折り曲げされることにより形成され，前記長尺部材に固定された固定部材」（構成要件Ｃ）を備えるのに対し，引用考案のプレハブ式階段はそのような固定部材を備えない点（以下「相違点２」という。）
(ｳ)本件考案の「アンカー杭」は，その上端部が固定部材の円弧部の内周面の内側に挿し込まれ，それぞれボルト孔を有する固定部材と長尺部材とがボルト・ナットにてネジ締結されることにより，上記内周面に締め付けられるように固定されるのに対し，引用考案の「アンカ杭９」は，「アンカ杭固定釘１０」により「枠体６」の側面に固定される点（以下「相違点３」という。）
ウ被告の主張について
この点について，被告は，乙２公報には「大きな剛性を有するアンカ杭」が開示されていると主張する。しかしながら，乙２公報には，従来のプレハブ式階段の概略を説明する箇所において「鋼棒３」に言及する部分はあるが（段落【０００２】，【０００３】），被告は，同部分に記載された考案を本件考案と対比すべき先行技術として主張するものではなく，乙２公報の実施例として開示された考案を問題にしているところ，当該考案が有する「アンカ杭９」については，その剛性は特定されておらず，むしろ「アンカ杭固定釘１０により…枠体６の側面に固定」できるものでなければならないことからすれば，「大きな剛性を有する」ものではないことが示唆されているというべきであるから，被告の主張は採用することができない。
⑷相違点に係る容易想到性の検討
ア相違点２及び同３について


(ｱ)被告は，乙２公報に記載された考案（引用考案）について，鋼棒の固定力が低下することを課題とするものであるところ，固定力を向上させ，更に工程数を削減するため，引用考案中のアンカー杭として周知技術（乙７，８）に係るパイプ杭を想定し，パイプを強固に固定する部材として分野を問わず採用されていた周知技術（乙３ないし５）に係るｂ字型部材を採用する動機付けがあると主張する。しかしながら，まず，アンカー杭としてパイプ杭を用い，その下端部を地中に埋め込み，上端部をクランプを介して設置物を地面に固定することが本件出願日当時の周知技術であったとしても，引用考案における「アンカ杭９」をあえて「パイプ杭」に置き換える動機付けとなるべき積極的な事情は見当たらない。また，前記⑴のとおり，乙２公報には，「上記従来例において，ステップ１を鋼棒にて直に設置面に固定するようにしていたので，次のような改良すべき課題がある。すなわち，…設置面が自然の傾斜地である場合には，通常設置面が凹凸面になっている。このような凹凸面に各ステップをステップ連結釘で連結して設置した場合に，各ステップの着地状態が一定ではなく，時には地面から浮き上がったステップもあり，かつ，凹凸面にそって捻れたりする。その結果，鋼棒の固定力が十分でない部分があり，また，捻れた状態のステップを繰り返し踏むことにより，鋼棒の固定力が低下するという課題がある。」との記載があり（段落【０００３】），従来のプレハブ式階段において，設置面に凹凸があるために，ステップと設置面とを直接固定する鋼棒の固定力が低下する課題が存した旨の記載はあるが，引用考案において「アンカ杭固定釘１０」により「アンカ杭９」を「枠体６」に固定した場合にもなお「アンカ杭９」の固定力が低下するとの課題が存することについては，乙２公報には記載も示唆もない。また，かかる課題が自明のものと認めるべき事情も見いだせない。かえって，引用考案によれば，「アンカ杭固定釘１０により，アンカ杭９を枠体６の側面に固定するようにすれば，設置表面ＧＬの凹凸面に応じて，任意の位置にアンカ杭９を打ち込むことができ，枠体６を設置面４に確実に固定することができる。」（下線を付した。）とされ（段落【００１９】），アンカ杭固定釘１０による固定方法であれば設置面の凹凸に応じて任意の位置にアンカ杭９を打つことができるのに対して，本件考案では「前記長尺部材の前記第１のボルト孔と前記第２のボルト孔に対応する位置に形成されたボルト孔」（下線を付した。）と規定されており（構成要件Ｉ），長尺部材にあらかじめボルト孔を形成しておくのであれば，出荷前の工程数が増加する上に必ずしも任意の位置にアンカ杭を打つことができなくなるし，あらかじめボルト孔を形成しないとしても，施工時にボルト孔を形成する工程が増加すると共に，固定部材とボルト・ナットを要するために引用考案より部材数が増加することになるから，アンカ杭固定釘に代えて，「ｂ字型部材」を採用する動機付けを阻害する要因があるというべきである。(ｲ)次に，被告は，本件出願日当時，設置物を地面に固定するために，一枚の板状部材からなる固定部材の円弧部にアンカー杭を挿入し，ボルトとナットで締め付ける構成が公知であり（乙１４），この固定部材の形状を「ｂ字型」とすることは，設置物や設置状況に応じて当業者が適宜設計できる事項にすぎないとして，乙第１４号証に開示された板状部材を適宜ｂ字型部材に変更して引用考案に適用することにより，相違点２及び同３に係る本件考案の構成に容易に想到できるとも主張する。しかし，引用考案において「アンカ杭固定釘１０」により「アンカ杭９」を「枠体６」に固定した場合にもなお「アンカ杭９」の固定力が低下するとの課題が存することにつき乙２公報には記載も示唆もなく，また，同課題が自明であったと認めることもできないことは，既に述べたとおりであるから，乙第１４号証に開示された構成を引用考案に適用する動機付けは認め難いというほかない。加えて，乙第１４号証（実用新案登録第３１４０１３７号公報）に開示されている略Ｃ字形状の部材（「締付部材４３」）は，物置Ｓの壁面や脚部に固定される保持部材３３と，この保持部材３３に固定され，杭３５が通される案内部材３７とを主要部に備える杭打ち設置用具１Ｂを構成する保持部材３３の一部を構成する部材であって（段落【００２４】，【００２７】），それのみで杭３５を固定するものではないところ，そのような杭打ち設置用具１Ｂから「締付部材４３」のみを取り出して，その形状をすすんで適宜「ｂ字型」に変更する動機付けを認めることは，より困難というほかない。
(ｳ)さらに，被告は，そもそも鋼棒を基材に固定する方法は，当業者にとって設計的事項というべきであって，引用考案における「アンカ杭固定釘１０」に代えて，一般に販売されていた「ｂ字型部材」を採用することには何らの困難もないと主張する。
しかし，建設現場に設置される設置物を設置地面に固定する杭と設置物との固定方法が当業者にとって設計的事項にすぎないことをうかがわせるような事情は何ら認められない。被告が一般に販売されていると主張する「ワニグチ片サドル」（乙１８）や「ユニクロ片サドル」「ステン片サドル」（乙１９）が，設置物を設置地面に固定する杭を設置物に固定する方法として当業者が適宜採用できるものかは判然としないというべきである。
(ｴ)したがって，当業者といえども，本件出願日当時，引用考案に周知技術又は公知の構成を適用して，又は鋼棒の固定方法を適宜設計することにより，相違点２及び同３に係る本件考案の構成に想到することが極めて容易であったと認めることはできない。
イ相違点１について
被告は，引用考案における「アンカー杭９」を相違点１に係る本件考案の構成（「大きな剛性を有する」）とすることが極めて容易であるとみるべき事情を主張しておらず，かえって，引用考案における「アンカー杭９」が「アンカ杭固定釘１０により…枠体６の側面に固定」できるものでなければならないことからすれば，引用考案における「アンカー杭９」を「大きな剛性を有する」ようにすることは，むしろ容易ではなかったことがうかがわれるところである。
⑸小括
以上によれば，本件考案は，当業者が本件出願日当時引用考案に基づいて極めて容易に考案をすることができたものとは認められないから，被告の主張する無効理由１は成り立たない。
３争点１－２（無効理由２〔第２東名高速道路東上トンネルでの公然実施による新規性欠如〕は認められるか）について
⑴被告は，原告が本件出願日に先立つ平成２１年１１月頃，清水建設に対して，東上トンネル工事向けとして本件公然実施品を販売し納品したから，本件考案は，本件出願日前に日本国内において公然実施をされた考案であって，新規性欠如の無効理由があると主張する。


⑵そこで検討するに，証拠（乙１０）によれば，平成２８年７月１９日時点で，第２東名高速道路上り東上トンネル入口の脇付近に，本件考案の実施品（以下「本件実施品」という。）が設置されていることが認められ，原告は，本件実施品につき，原告が製造販売した製品であることを争っていない。しかし，本件全証拠によっても，清水建設が本件実施品を設置したことや，原告が本件出願日前に本件実施品を清水建設又はその関連会社に納品した事実を認めるには至らない。
この点について，被告は，原告のカタログ（乙９）に「ＮＥＸＣＯ様リバーザー・ステップ納入実績（抜粋）」「平成２１年１１月愛知県    第二東名道東上トンネル工事清水建設（株）    １０７３枚」との記載があることを指摘するが，証拠（甲２９，乙２３）によれば，「リバーザー・ステップ」とは，原告が製造販売するプレハブ式階段の総称であって，必ずしも本件考案の実施品のみを示すものではなく，「リバーザー・ステップ納入実績」との記載も，本件考案の実施品のみの納入実績を示すものではないことが認められる。原告の売上帳簿（甲１４）上も伝票（甲３７）上も，原告が本件出願日以前に本件実施品を清水建設に納品したことをうかがわせる記載はない。
かえって，証拠（甲２４ないし２８）によれば，ＮＥＸＣＯ中日本名古屋支社は，平成２２年４月３０日頃，大林組に対し，「第二東名高速道路稲城トンネル工事他１トンネル工事」を発注し，同工事に係る雑工平面図には，「東上トンネル（上り線」の入り口付近に「階段工Ａ２－１４．６」との記載があること，原告は，大林組にも「リバーザー・ステップ」を継続的に納品していることがそれぞれ認められるから，本件実施品は，本件出願日後に原告が大林組に納品し，その後施工された可能性が相応に認められるというべきである。
⑶以上によれば，本件考案が，本件出願日より前に，日本国内において公然実施をされた考案であるとは認められないから，被告の主張する無効理由２は成り立たない。
４争点２（被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか）について前記前提事実等（第２，２⑷）のとおり，被告製品は，本件考案の構成要件を全て充足するから，その技術的範囲に含まれ，また，上記２及び３のとおり本件考案についての実用新案登録につき被告の主張する無効理由は成り立たないから，被告が業として被告製品を譲渡等することは，本件実用新案権を侵害する行為である。したがって，被告による被告製品の譲渡等を差し止める必要があるというべきであるし，被告が保有する被告製品を廃棄させる必要がある。この点について，被告は，被告が平成２８年１月には被告製品の製造販売を終了させ，被告製品で用いられていたボルト・ナットをコーチボルトに変更した新製品を譲渡等していると主張するが，被告の主張によっても，新製品は，被告製品におけるボルト・ナットをコーチボルトに変更したにとどまるものであり，被告においてコーチボルトをボルト・ナットに再度変更して譲渡等することは容易であるから，なお被告が被告製品を譲渡等するおそれが認められるというべきである。
５争点３（不当利得の額及び損害の額）について
⑴不当利得について
ア不当利得金の算定の対象となる期間について
原告は，被告が，本件実用新案登録がされた後の日である平成２５年１月１日から平成２７年７月３１日までの間に，実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等して，法律上の原因なく実施料相当額の利得を得ており，これと同額の損失を原告に及ぼした旨主張する。これに対し，被告は，不当利得金の算定の基礎とされるべき被告製品の譲渡等は，本件考案に係る実用新案技術評価書が発送された平成２７年５月２１日以降にされたものに限られるべきとか，原告が提出した訂正書が受理された平成２６年７月７日以降にされたものに限られるべき旨主張している。実用新案法１４条の２第１１項は，同条１項に規定する実用新案権者による訂正があったときは，その訂正後における明細書，実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす旨規定しているから，原告が平成２６年７月７日付け訂正書によってした実用新案登録請求の範囲の訂正の効力は，本件実用新案登録の日である平成２２年４月１４日に遡及することとなる。したがって，被告製品が上記訂正後の実用新案登録請求の範囲の構成要件を全て充足し，本件考案の技術的範囲に含まれる以上，被告は，原告に実施料を支払うことなく，平成２２年４月１４日以降に被告製品を譲渡等したことにより，実施料相当額の利得を得ており，原告は，これと同額の損失を受けたものというべきである。
この点について，被告は，実用新案技術評価書を提示して警告した後でなくては実用新案権を行使できないことから，進歩性を認める旨の実用新案技術評価書が発送された日や，当該進歩性を認める旨の実用新案技術評価書の基礎とされた訂正書が受理された日が，不当利得金の算定の対象となる期間の始期とされるべき旨主張するが，実用新案技術評価書の提示は，権利を行使するための手続的要件にすぎず，実用新案技術評価書を請求する以前には実用新案権が実体的に存在しないということにはならないから，被告の主張は採用することができない。
イ不当利得発生の原因となる取引について
証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨によれば，平成２５年１月１日から平成２７年７月３１日までの間における被告による被告製品の販売実績は，別紙４被告売上高の番号１から４８のとおりであり（後述するとおり，番号４９から５６までの販売分については，平成２７年８月１日以後にされたものと認められる。），その売上高の合計は２７０９万０３２７円と認められる。
ウ相当な実施料率について
証拠（乙２６）によれば，発明協会研究センター（当時）が実施した調査の結果，建設技術の外国技術導入契約における平成４年度から平成１０年度までの実施料率の平均値が３．１パーセントであったことが認められる。このことに加え，本件考案は原告が自ら出願した引用考案の改良に係る考案と位置付けられることなどの事情を考慮し，本件考案の実施に係る実施料率としては，被告製品の譲渡等により被告が得た売上高の３パーセントと認めるのが相当である。
エ小括
以上によれば，被告は，平成２５年１月１日から平成２７年７月３１日までの間に，実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより，法律上の原因なく，８１万２７１０円（２７０９万０３２７円×３パーセント）の利得を得たものであり，原告は，これと同額の損失を受けたものと認められる。
⑵不法行為について
ア平成２７年８月１日以降の譲渡行為について


証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成２７年８月１日以降，別紙４被告売上高の番号４９ないし５６のとおり，本件考案の技術的範囲に属する被告製品を取引先に納品して譲渡したものと認められる。これに対し，被告は，上記各取引に関し，被告が被告製品を取引先に納品したのは平成２７年８月１日以降であるが，被告は，これらの取引に係る発注を平成２６年１０月１０日付けで受けており（乙２８），発注を受けた時点で受注者である被告としては特定の製品を納入すべき義務を負うから，この時点で被告製品の譲渡は完了したと主張する。しかし，平成２６年１０月１０日付け発注書（乙２８）には，「納期：都度お打合せ」「期間：Ｈ２６年１０月～工事完了まで」「＜条件＞上記数量は暫定数量とし，納入時に各設置箇所より階段段数（幅・傾斜角度）及び部材数量等を算出し都度納入する。」との各記載があり，同日時点においては被告製品がいつ，どの程度の数量納品されるべきかについては確定されていなかったというほかはないから，現実に被告製品を取引先に納品した日に「譲渡」があったと認めるのが相当である。被告の主張は採用することができない。
イ不法行為の成立について
被告が本件考案の技術的範囲に含まれる被告製品を譲渡することは，本件実用新案権を侵害する行為となるところ，前記前提事実等（第２，２⑸）のとおり，被告は，遅くとも平成２７年７月３１日までに，本件考案に係る実用新案技術評価書と共に送付された同月２３日付け通告書による警告を受けているから，同年８月１日以降の被告製品の譲渡による本件実用新案権の侵害につき，被告には，少なくとも過失が認められるというべきである。
ウ実用新案法２９条２項の適用について
証拠（甲１３，乙９，２３）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，遅くとも平成２４年から現在に至るまで，本件考案の実施品であるプレハブ式階段を販売していることが認められるから，原告には，被告による本件実用新案権の侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえる。したがって，本件実用新案権の侵害による原告の損害を判断するに際し，実用新案法２９条２項を適用することができるというべきである。
エ被告が得た利益の額について
証拠（乙２７，３３ないし３６）及び弁論の全趣旨によれば，被告が，別紙４被告売上高の番号４９ないし５６の取引により得た売上高は，合計７４５万１０５０円であり，他方，これらの取引に対応する仕入額の合計額は，別紙５被告利益率の「仕入額（円）」欄の合計値である６６０万３８０８円と認められる。したがって，本件実用新案権を侵害する行為である被告製品の譲渡により被告が得た利益の額は，８４万７２４２円（７４５万１０５０円－６６０万３８０８円）と認められる。
これに対し，原告は，被告の利益率が３０パーセントであると主張するが，これを認めるに足りる的確な証拠はないから，原告の主張は採用することができない。他方，被告は，被告製品の売上高から，仕入額のほか，販売管理費として売上高の５パーセント相当額を控除すべき旨主張するが，上記５パーセント相当額が被告製品の販売数量に応じて増加する経費であるとは認められないから，被告の主張は採用することができない。
オ小括
以上によれば，平成２７年８月１日以降に被告が被告製品を譲渡したことにより得た利益の額は，８４万７２４２円と認められるから，同額が，被告による本件実用新案権の侵害行為により原告が受けた損害の額と推定され（実用新案法２９条２項），同推定を覆すべき事情の主張立証はない。
したがって，原告が受けた損害の額は，８４万７２４２円と認められる。
６結論
以上によれば，原告の請求は，被告に対し，被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求め，また，１６５万９９５２円及びこれに対する平成２９年４月７日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があり，その余は理由がない。
よって，主文のとおり判決する（なお，原告は，被告製品の廃棄を命ずる主文第２項については，仮執行宣言の申立てをしていない。）。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
天野研   司
裁判官
西山芳   樹
（別紙１）
被告    製品    目録
１製品名
プレハブ式階段（ジオ・ステップ（Ｔｙｐｅ－Ｃ））
２図面等の説明
図１は，被告製品の側面図。
図２は，同平面図。
図３は，図１のＡ部詳細図。
図４は，ブラケットの平面説明図。
図５は，ブラケットを第１の平板部側から見た正面図。図６は，ブラケットを第２の平板部側から見た正面図。図７は，ブラケットを角材に固定した状態の説明図。
３符号の説明
１角材（長尺部材）
２ステップ部材
３ブラケット（固定部材）
４異形鉄筋杭（アンカー杭）
５頭付きボルト
６ナット
１１ボルト孔
２１踏み板部
２２蹴上げ部
３１第１の平板部
３２円弧部
３３第２の平板部
３４第１のボルト孔
３５第２のボルト孔
５１ネジ部
４構造の説明
被告製品は，
傾斜した設置地面１００上に互いに略平行に配置された複数の角材１と，水平に配置された踏み板部２１と，鉛直に配置され上辺部が前記踏み板部の側辺部に一体的に連続又は接続された蹴上げ部２２とを有すると共に，前記傾斜した設置地面１００上に配置された角材１上に階段状に並べて配置されたステップ部材２
と，
一枚の板状部材が折り曲げられることにより形成され，角材１に固定されたブラ
ケット３と，


平成２６年１月３１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年(ワ)第２４８７２号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１１月１日
判                  決
福岡市中央区＜以下略＞
原              告        株式会社ツツミプランニング同訴訟代理人弁護士        大      石      剛一    郎
東京都中央区＜以下略＞
被              告        ピエラ   レジェ   ンヌ株   式会社同訴訟代理人弁護士        川      戸      淳一    郎
主                  文
１被告は，原告に対し，金８４７０万７６７７円及びこれに対する平成２４年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを５分し，その１を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，金１億０３９５万円及びこれに対する平成２４年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，「Pierarejeunne／ピエラレジェンヌ」（「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたもの）の商標（以下「本件商標」という。）に係る商標権（以下「本件商標権」という。）を有する原告が，被告に対し，本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章（以下，併せて「被告標章」といい，個別に特定する場合は「被告標章１」などという。）を使用したなどと主張して，不法行為（商標法３８条３項）に基づく損害賠償として１億０３９５万円（附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成２４年９月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。
１前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）
(1)原告
原告は，美容機器・化粧品・健康食品等の販売等を業とする株式会社である。
(2)被告
被告は，平成１９年８月８日に設立された化粧品・健康用品等の販売等を業とする株式会社である。
被告は，代理店やインターネットを通じて，化粧品，健康食品を販売している。
（以上につき甲７の１及び２，甲９，乙１）
(3)本件商標権
原告は，以下の内容の本件商標権を有している。
商標   Pierarejeunne
ピエラレジェンヌ
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区別
第３類化粧品
出願番   号商願２００９－００８１１３
出願年月日平成２１年２月６日
登録番   号登録第５２７００８３号
登録日    平成２１年１０月２日
（甲５）
(4)被告による被告標章の使用
被告は，被告標章を使用している。
２争点
(1)本件商標と被告標章の類似性（争点１）
(2)被告標章の使用の具体的態様（争点２）
(3)本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものか（争点３）
ア商標法４条１項７号該当性（争点３－１）
イ商標法４条１項１０号該当性（争点３－２）
(4)先使用の抗弁の成否（争点４）
(5)原告の損害の有無（損害不発生の抗弁を含む。）及び損害額（争点５）
３争点に関する当事者の主張
(1)本件商標と被告標章の類似性（争点１）
（原告の主張）
本件商標は，「二段併記」の商標となっているが，「ピエラレジェンヌ」は造語であり，一つの読みしかなく，二段の上下の称呼は同一である。したがって，上下のいずれか一方の使用は社会通念上，同一の商標の使用と解される。
よって，本件商標と被告標章は，その称呼・観念において同一であり，そのことともあいまって，外観において類似性のあるものと解される。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
(2)被告標章の使用の具体的態様（争点２）
（原告の主張）
被告は，被告標章を使用した化粧品を販売しており，商標法２条３項１号，２号，８号に該当する。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
(3)本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものか（争点３）
ア商標法４条１項７号該当性（争点３－１）
（被告の主張）
(ア)被告は，「ピエラレジェンヌ株式会社」の商号の下で，自己の商号の略称である「ピエラレジェンヌ」及びそのアルファベット表記である「Pierarejeunne」   を商品   名（商   品シリ   ーズ名   ）とし   た化粧   品（以   下「本件商品」という場合がある。）を，設立当初より現在まで継続して販売している（乙２，３）。
(イ)「ピエラレジェンヌ」及び「Pierarejeunne」は，イタリア語を語源とする「Piera」，英語を語源とする「re」及びフランス語を語源とする「jeunne」を組み合わせて，「愛によって生まれ変わる麗しき人」という意味を持たせた被告の造語であり，被告は，会社の商号として採用するとともに，本件商品に商標として付して使用を開始した（乙４）。(ウ)被告は，平成１９年８月の会社設立前後より原告に対して本件商品の製造を依頼し，原告は，被告の依頼を受けて本件商品の製造を行い，被告に納入する立場にあった。つまり，被告は，自らの商号の略称を付した本件商品の販売事業を企画するとともに推進していた事業主体であり，本件商品の製造委託元であったのに対し，原告は，本件商品の製造委託先であったにすぎない。
(エ)原告は，本件商品に係る製造委託先であったにもかかわらず，製造委託元である被告の同意又は承諾も受けずに，また正当な理由もないのに，本件商標について登録出願して登録を受けたものである。このように，製造委託元の使用する商標について，製造委託元が商標登録していないことを奇貨として，該商品及びその他関連商品を指定商品として出願，登録をし，これを排他的に使用せんとすることは，製造委託元等の利益を害するものであるから，著しく社会的妥当性を欠くものである。(オ)してみれば，原告の本件商標に係る登録出願行為及び本件商標を使用する行為は，公正な商取引の秩序を混乱させ，公序良俗を害するおそれがあるのであって，公正な取引秩序の維持を目的とする商標法の趣旨からして，認められるべきものではない。


したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当するものであり，このように無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく権利行使は認められるべきものではない。
（原告の主張）
(ア)原告は，被告から注文を受け，平成１９年７月より，本件商品の製作を依頼されて開発し，同年１   ０月８日，被告から購入申込み   を受け（甲１），当該申込みを承諾した。被告は，同年１１月，原告に対し，前受金として６００万円を支払い，原告は，同年１２月，被告に対し，本件商品の納入を開始した。
被告は，平成２０年２月に至るも，原告に対し，残金２１４５万４４８１円を支払わなかったため，原告は，同年３月４日，被告との間で，取引条件合意書を締結した（甲２）。被告は，同合意書による第１回目の平成２０年３月３１日の１５０万円の支払を怠り，同年４月２日，原告に対し，同月１５日までの支払猶予を願い出るも支払はなかった（甲３）。原告は，同月１６日，当時被告会社代表者であったＡ同席のもと，支払方法に関する打合わせを行った（甲４）。しかし，その後，原告は，再三，請求を試みたにもかかわらず，Ａとも連絡が取れなくなった。そこで，原告は，被告との間の売買契約を解除した上，同年８月１２日，被告の代理店から本件商品を回収した。
原告は，本件商品を在庫として抱えることとなり，その在庫を処分（売却）して損失を回復することにした。しかし，被告が本件商品につき商標権を取得してしまうと，原告としては，処分（売却）不可能になってしまう。そこで，原告は，そのような事態発生を防ぐため，平成２１年２月６日，本件商標の登録出願を行い，同年１０月２日，商標登録された（甲５）。そして，原告は，今日に至るまで，５０２万２１８８円相当の本件商品を処分（転売及び廃棄）し，損失を回復した（甲６）。(イ)原告は，被告の単なる製造委託先ではなく，被告からの開発依頼を受けて本件商品の処方開発・製造をした者である。被告は，商品代金の支払もせずに，被告に商標を使用する権利があるかのような主張をするが，著しく社会的妥当性を欠くものである。
原告による本件商標の出願登録行為は，被告による商標の登録を防ぎ，本件商品を安全に転売して，少しでも損失を回復することを目的として行ったものであり，公正な商取引の秩序を混乱させることはないし，公序良俗を害するものでもなく，商標法の趣旨にも反しない。(ウ)以上のように，本件商標は，商標法４条１項７号に該当することはなく，無効理由も存在しない。
イ商標法４条１項１０号該当性（争点３－２）
（被告の主張）
(ア)被告は，平成１９年８月に会社設立して以来現在に至るまで，「ピエラレ   ジェン   ヌ」及   び「Pierarejeunne   」の文   字から   なる標   章（以   下「引用商標」という場合がある。）を使用し，化粧品の販売等を行っている（乙２，３）。
そして，乙５号証に示すように，少なくとも原告が本件商標の登録出願を行った平成２１年２月６日までに，２６５５件の顧客へ引用商標を付した化粧品を販売している。
(イ)化粧品は，様々な需要者の嗜好や肌質，年齢，用途等にあわせて，多種多様な商品が販売されている。需要者は，それぞれ異なる好みを有しており，肌質や年齢も異なるため，複数の化粧品を比較検討しながら自分にあった化粧品を購入する。そのため，例えば，実際に一つの化粧品が販売された場合，その化粧品が販売されるまでにはかなり多くの需要者がその商品を手に取り，あるいは他の商品との比較検討を行っているはずである。１件の化粧品の販売実績は，その数十倍数百倍の需要者に当該化粧品が認識されていたことを示すものであるといえる。したがって，引用商標は，被告の業務に係る商品を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されていたものであり，その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものである。(ウ)     一方，   本件商   標は，   引用商   標とは   「ピエ   ラレジ   ェンヌ   」及び「Pierarejeunne」の文字を同じくするものであり，社会通念上同一といえるものである。また，本件商標の指定商品は，被告が引用商標を使用して販売している「化粧品」と同一の商品である「化粧品」である。したがって，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当するものであり，このように無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく権利行使は認められるべきものではない。
（原告の主張）
(ア)被告は，平成２０年４月１６日以降，商品代金未払のまま，所在不明とな   ってい   るので   あり，   設立当   初から   「ピエ   ラレジ   ェンヌ   」及び「pierarejunne」の文字からなる標章を使用し化粧品の販売を行っていた証拠はない。
(イ)被告は，平成２１年２月６日までに，少なくとも２６５５件の顧客に引用商標を付した化粧品の販売をした旨主張しているが，乙５号証の１頁１行目の受注番号１１２２３の売上日が２００９/１/３１となっているのに対し，検収月は２００８/１/３１となっており，売上日より検収月が１年も前になっているなど全く信憑性はない。
(ウ)被告は，１件の化粧品の販売実績がその数十倍数百倍の需要者に当該化粧品が認識されていたことを示す旨主張するが，そのような証拠はどこにもない。
(エ)乙５号証は信憑性の薄いものであるが，これが仮に事実だとしても，２６５５件の販売実績のうち，受注区分が新規の顧客は５８７件の２２．１％にすぎず，残りの２０６８件の受注はリピートによる購入であり，需要者が多くの比較検討を行った結果，購入したものでないことは，被告自ら提出した証拠が示唆している。
被告の化粧品の販売方法は，いわゆるネットワークビジネスであり，需要者自身が使用する目的で購入するというよりは，新たな会員を勧誘する目的で購入するものが大半である。つまり，需要者が自分に合った化粧品だから使用したいという購入動機ではなく，新たな会員獲得と自身の販売収入を増やすために購入するものであることは，ネットワークビジネスの販売方式からして明らかといえる。そうすると，引用商標は，その一部の会員や需要者に認識されていたものにすぎず，一般の取引者，需要者の間に広く認識されていたものであるなどとは到底いえず，その状態が本件商標の登録査定時に継続していたなどと認められるはずもない。
(オ)以上のとおり，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当せず，無効理由は存在しない。
(4)先使用の抗弁の成否（争点４）
（被告の主張）


上記(3)（被告の主張）のとおり，被告は，本件商標の登録出願前から引用商標を付した化粧品の販売等を行っており，本件商標の登録出願の際現に引用商標が被告の業務に係る商品を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されていたものである。また，被告は，引用商標を付した本件商品の販売事業を企画するとともに推進していたのであり，引用商標の使用が不正競争の目的でないことは明らかである。
このため，被告は，商標法３２条に基づき，本件商標に対して，先使用による商標の使用をする権利を有するため，原告の被告に対する損害賠償請求権の行使は認められない。
（原告の主張）
被告が本件商標の登録出願前から化粧品の販売を行っていたということを明確に示す証拠はない。乙２～５号証は，客観的に時期を明確に示すものではないから，本件商標の登録出願前に被告の化粧品が取引者，需要者に広く認識されていたという証拠はないし，仮に乙５号証の販売実績が事実だとしても，広く取引者，需要者に認識されていたという数量でもない。(5)原告の損害の有無（損害不発生の抗弁を含む。）及び損害額（争点５）
（原告の主張）
ア被告の平成２１年１０月２日から平成２４年７月末日までの本件商標を使用した化粧品の売上金額は少なくとも６３億円を下らないものと推定される（７０億円×０．９）。同期間の被告の売上金額は，少なくとも７０億円は下らないものと解され，その９０％が化粧品（本件商標を使用した化粧品）販売によるものだからである（甲９）。
使用許諾料については，売上金額の１．５％と解するのが相当であるから，商標権侵害による損害額は，少なくとも金９４５０万円（６３億円×０．０１５）を下らない。
また，本件訴訟にかかる弁護士費用は，上記損害賠償請求額の１０％と解するのが相当である（９４５０万円×０．１＝９４５万円）。よって，原告は，被告に対し，不法行為に基づき，１億０３９５万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２４年９月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。イ被告は，甲６号証に原告の名称がないなど使用の事実を発見できなかったので，原告が本件商標を使用していない旨主張する。しかしながら，甲６号証は，原告と本件商品を取引するアクトの関連会社が開設するインターネットのサイト広告であり，原告の商品が販売されていることは明らかである。原告は，化粧品の小売はしていないから，そのような事実がないのは当然である。商標を使用するのに商標権者自らが使用する必要は全くなく，小売であれ，卸しであれ，通信販売であれ，どのようなルート及び代理店が介在したとしても，商標権者が認知している限り何ら問題はない。
ウ被告は，被告の売上は被告の宣伝広告活動や販売促進活動によるものというべきであって，被告標章の使用はこれに寄与していない旨主張するが，そうであれば，原告が本件商標を登録したことを知った時点で本件商標を使用しなければよいのである。被告が本件商標を使用して販売し続けた事実自体が，被告が本件商標に財産的価値を認めていたことを示している。
（被告の主張）
ア仮に被告の商標権侵害行為があったとしても，原告には本件商標権侵害によっては何らの損害も発生していない。
イ甲６号証を見る限り，原告の名称はどこにも存在しておらず，本当に原告が本件商標を使用しているのかどうか不明である。被告は，インターネットその他を用いて原告が本件商標を使用しているのかどうか調査を行ったが，使用の事実を発見することができなかった。
原告が本件商標を使用していない以上，本件商標には原告の信用と結合した顧客吸引力は存在し得ないから，本件商標権には何らの財産的価値はない。
ウ被告は，被告標章を付した化粧品を販売していたものの，被告標章は被告の会社名の一部であり，本件商標権に係る商標登録出願がされる前から一貫して被告が使用してきたものにすぎず，被告の売上は，被告の宣伝広告活動や販売促進活動等によるものというべきであって，被告標章の使用がこれに特に寄与したということはできない。
エ商標権は，商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに，商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり，特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって，登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても，当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず，登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品売上に全く寄与していないことが明らかなときは，得べかりし利益としての使用許諾料相当額の損害も生じていないというべきである。
オさらに，原告は，被告が商標登録してしまうと在庫商品が売れなくなって困るので，他人の商標であると認識した上で商標登録出願を行い，登録を受けたと述べている。すなわち，原告の商標登録の目的は自己の在庫商品の販売継続である。今現在もその目的は達される状況にあり，原告は自由に在庫商品の販売は行えるのであるから，原告には本件商標権侵害によって何らの損害も発生していない。
第３当裁判所の判断
１本件商標と被告標章の類似性（争点１）について(1)商標の類否は，同一又は類似の商品に使用された商標が外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。
(2)まず，本件商標と被告標章１を対比する。
ア本件商標の外観は，欧文字の「Pierarejeunne」と片仮名の「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたものである。
本件商標の観念については，まず，「Pierarejeunne」は，イタリア語の「piera」，英語の「re」及びフランス語の「jeunne」の組合せからなる造語であって（乙４），それ自体の定着した観念は見出せないし，その他に何らかの観念を想起し得るとは認められない。また，「ピエラレジェンヌ」   は，「   Pierarejeunne」の   日本語   表記と   解され   るから   ，「Pierarejeunne」と同様に何らかの観念を想起し得るものではない。そうすると，本件商標から特定の観念は生じるとは認められない。本件商標の称呼は，「ぴえられじぇんぬ」である。


イ被告標章１の外観は，欧文字の「Pierarejeunne」を横書きしたもので，そのうち「Ｐ」は太字の一筆書きの全体に丸みを帯びた書体である。被告標章１の観念は，本件商標と同様に何らかの観念を想起し得るものではない。被告標章１の称呼は，「ぴえられじぇんぬ」である。ウそこで，本件商標と被告標章１を対比すると，本件商標と被告標章１の称呼は，いずれも「ぴえられじぇんぬ」であるから同一である。本件商標の外観は，欧文字の「Pierarejeunne」と片仮名の「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたものであるのに対し，被告標章１の外観は，欧文字の「Pierarejeunne」を横書きしたもので，そのうち「Ｐ」は太字の一筆書きの全体に丸みを帯びた書体である。本件商標と被告標章１は外観が類似するとはいえない。
以上のとおり，外観は類似しないものの，称呼が同一である。そして，本件商標のように欧文字の下にその語の音を日本語表記で併記した商標は，欧文字の標章とその日本語読み標章を切り離して個別に使用される場合がり，実際，本件商標の場合においても，原告商品を宣伝したウェブページ（甲６）をみると，原告商品の宣伝の表記には片仮名の「ピエラレジェンヌ」のみが多く用いられているものの，他方，「Pierarejeunne」のみを単独で   表記し   た例も   みられ   ，また   ，原告   商品の   容器及   び外箱   には，「Pierarejeunne」の文字が「ピエラレジェンヌ」と併記せずに記載されていることが認められる。このような取引の実情にも照らすと，本件商標と被告標章１は，その外観が相違するものの，その外観の相違を重視することは相当ではなく，称呼において同一である本件商標と被告標章１は類似するものというべきである。
(3)次に，本件商標と被告標章２を対比する。
ア被告標章２の外観は，片仮名の「ピエラレジェンヌ」を横書きしたものである。被告標章２の観念は，本件商標と同様に何らかの観念を想起し得るものではない。被告標章２の称呼は，「ぴえられじぇんぬ」である。イそこで，本件商標と被告標章２を対比すると，本件商標と被告標章２の称呼は，いずれも「ぴえられじぇんぬ」であるから同一である。本件商標の外観は，アルファベットの「Pierarejeunne」と片仮名の「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたものであり，被告標章２の外観は，片仮名の「ピエラレジェンヌ」を横書きしたものである。本件商標の片仮名文字の字体と被告標章２の片仮名文字の字体は若干相違するが（本件商標の片仮名文字はゴシック体風の文字であり，被告標章２の片仮名文字は明朝体に類似する文字である。），文字の字体の相違点は大きな相違とはいえない。しかし，全体としてみれば，本件商標と被告標章２の外観は類似しない。
以上のとおり，本件商標と被告標章２の外観は類似しないものの，称呼が同一である。そして，本件商標と被告標章２の外観の相違が重視されるべきでないことは，被告標章１の場合と同様であるから，本件商標と被告標章２は類似する。
(4)以上のとおり，本件商標と被告標章は類似する。他方で，商品の出所を誤認混同するおそれを否定する取引の実情等は認められない。２被告標章の使用の具体的態様（争点２）について証拠（甲７の１及び２）によれば，被告は，平成２４年２月現在において，その販売する化粧品として「セラムリムーブパック」「Ｏ２マスク」「セラムローション」「カバーリングエッセンス」「エッセンスクリーム」「マトリマー」「ディ：エンヴィ」「スキンヴェール」「オールパーパスファンデーション」「フェイシャルウォッシング    フォーム」「ジェリッシュクレンジングオイル」を販売しており，上記の「マトリマー」以外の化粧品の宣伝広告にお   いては   ，商品   名とし   て，い   ずれも   被告標   章２が   用いら   れてい   ること（「マトリマー」についても，「ピエラレジェンヌのスキンケア」の１つである保湿パックとして紹介されている。），上記の「セラムリムーブパック   」「セラムローション」「カバーリングエッセンス」「エッセンスクリーム   」「スキンヴェール」「オールパーパス   ファンデーション」「フェイシャルウォッシングフォーム」「ジェリッシュ    クレンジングオイル」の商品容器には被告標章１が付されていることが認められる。そして，被告は，無効審判請求において，会社設立（平成１９年８月８日）以来，「ピエラレジェ   ンヌ」及び「Pierarejeunne」を商品名（商品シリーズ名）として化粧品（本件化粧品   ）を販   売し，   「ピエ   ラレジ   ェンヌ   」及び   「Pierarejeunne」（   引用商標）を使用していることを自認している（乙６）。
以上に照らすと，被告は，本件商標の登録日である平成２１年２月６日以降，少なくとも化粧品に被告標章１ないし２を付して販売していると認めるのが相当であり，被告標章の使用（商標法２条３項１号，２号及び８号）というべきである。
そして，前記１のとおり，本件商標と被告標章は類似し，本件商標権に係る指定商品は化粧品（第３類）であるから，被告による化粧品についての被告標章の使用は商標法３７条１号に該当する。
したがって，被告は，本件商標権を侵害したものと認められる。３本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものか（争点３）につ
いて


(1)商標法４条１項７号該当性（争点３－１）について被告は，本件商標が商標法４条１項７号に該当する旨主張する。証拠（甲１～６，１１，１６の１及び２，甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１９年１０月，被告から本件商品の注文を受け，同年１２月，被告に対し，本件商品の納入を開始したこと，被告の支払が遅延したため，原告と被告は，平成２０年３月２日，取引条件合意書を締結し，被告は，原告に対し，残金約２１４５万円について，同月から毎月末日限り５回の分割支払（残額に対し年率６％の遅延損害金を含む。）を約したこと，被告は，同月末日１５０万円の支払ができなかったため，同年４月２日，原告に対し，同月１５日までの支払猶予を求めたものの，同日の支払もできなかったこと，原告は，被告との連絡が取れなくなったため，被告との間の本件商品の売買契約を解除し，同年８月１２日，被告の代理店から本件商品を回収したこと，その後，原告は，本件商標の登録出願を行い，小売業者に本件商品を卸し，小売業者を通じて本件商品が販売されていることが認められる。以上に照らすと，本件商標の登録出願は，本件商品を販売して未払残金を回収する目的で行われたものと認められるのであって，上記に認定した事情の下では，社会的妥当性を欠く行為であるとはいい難いし，その他本件商標が商標法４条１項７号に該当することを肯定できる事情も認められない。したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当しない。(2)商標法４条１項１０号該当性（争点３－２）について被告は，本件商標が商標法４条１項１０号に該当する旨主張し，本件商標の登録出願時（平成２１年２月６日）までに２６５５件の引用商標（被告標章と同一である「ピエラレジェンヌ」又は「Pierarejeunne」）を付した化粧品の販売があった（乙５）などと主張する。
しかしながら，乙５号証をみても，会員番号の同一の会員が複数回購入している場合が多数あると認められるのであって，実際の購入者数は購入件数よりも下回るものである。そして，その取引地域等も具体的に明らかにされていない。このように，乙５号証によって，本件商標の登録出願時に引用商標が需要者の間に広く認識されていたことを認めることは困難であるし，その他これを認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当しない。(3)以上のとおり，本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
４先使用の抗弁の成否（争点４）について
被告は，先使用の抗弁を主張するが，前記３(2)のとおり，本件商標の登録出願時に被告標章が需要者の間に広く認識されていたとは認められないから，被告の主張は理由がない。
５原告の損害の有無（損害不発生の抗弁を含む。）及び損害額（争点５）につ
いて
(1)原告の損害の有無（損害不発生の抗弁を含む。）についてア被告は，原告が本件商標を使用していない以上，本件商標には原告の信用と結合した顧客吸引力は存在し得ないから，本件商標権には何らの財産的価値はない旨主張する。
しかしながら，商標の使用の有無と顧客吸引力の有無とは必ずしも直結するものではない。そして，被告は，それ以外の顧客吸引力を否定する事情を主張しないし，本件証拠をみても本件商標の顧客吸引力を否定するような事情は見当たらないから，本件商標権に財産的価値がないとはいえない。
イまた，被告は，被告の売上は，被告の宣伝広告活動や販売促進活動等によるものというべきであって，被告標章の使用がこれに特に寄与したということはできない旨主張する。
しかしながら，被告は，平成２４年３月６日，原告から本件商標権侵害を指摘する警告書を送付された（甲８の１及び２）にもかかわらず，その後も被告標章を使用している。また，被告は，被告の売上と宣伝広告活動等との関係について立証しないし，その他被告標章の使用が被告の売上に寄与していないことを認めるに足りる証拠もない。
ウさらに，被告は，登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても，当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず，登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品売上に全く寄与していないことが明らかなときは，得べかりし利益としての使用許諾料相当額の損害も生じていないと主張する。しかしながら，上記のとおり，本件商標の顧客吸引力を否定する事情は見当たらないから，本件商標について使用許諾料相当額の損害も生じていないとはいえない。
エ以上のとおり，本件では，本件商標の顧客吸引力を否定する事情等は認められないし，その他原告の損害の発生を否定する事情も認められないから，被告の本件商標権侵害により，原告には少なくとも使用許諾料相当額の損害が生じたというべきである。
オしたがって，被告の本件商標権侵害により，原告の損害の発生が認められる。
(2)原告の損害額について
証拠（甲９，乙８，１０，１１）によれば，被告の売上は，平成２１年８月１日～平成２２年７月３１日につき１４億１９９３万００３９円，同年８月１日～平成２３年７月３１日につき２４億５９５０万２４３６円（役務収益を除いた額），同年８月１日～平成２４年７月３１日につき２３億４０１０万７６０９円（役務収益を除いた額）であり，そのうちの９０％が化粧品販売による売上であることが認められる。
そうすると，被告の平成２１年１０月２日～平成２２年７月３１日の売上は１１億７８７３万６４４３円（＝１４億１９９３万００３９円×３０３／３６５）であるから，被告の平成２１年１０月２日～平成２４年７月３１日の売上は５９億７８３４万６４８８円（＝１１億７８７３万６４４３円＋２４億５９５０万２４３６円＋２３億４０１０万７６０９円）であり，そのうちの９０％である化粧品販売による売上は５３億８０５１万１８３９円（＝５９億７８３４万６４８８円×０．９）である。そして，前記２のとおり，当該売上は被告標章１ないし２を付した化粧品の販売によるものである。そこで，本件商標の使用料率を検討するに，証拠（甲２３の添付資料）に照らすと，その使用料率は１．５％を下回ることはないと認めるのが相当であるから，その使用許諾料相当額は８０７０万７６７７円（＝５３億８０５１万１８３９円×０．０１５）となる。


平成２６年４月１８日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年(ﾜ)第２３４２４号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成２６年２月２６日
判              決
滋賀県栗東市＜以下略＞
原告                               Ａ原告訴   訟代理   人弁護   士                              中田祐   児同                                島尾大   次同                                高   木   誠一郎同                                益田歩   美
山口県下関市＜以下略＞
被告                               株式会   社デコ   ス
山口県下関市＜以下略＞
被告                               Ｂ被告ら   訴訟代   理人弁   護士                               沖田哲   義同                                山根康   路同                                大野幹   憲同                                片山智   裕同                                神庭雅   俊
主              文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
１被告株式会社デコスは，原告に対し，２億６７６０万円及びこれに対する平成２３年８月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告Ｂは，原告に対し，２２０万円及びこれに対する平成２３年８月６日（訴状送達の日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告Ｂは，原告に対し，別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を，別紙謝罪広告掲載要領記載の掲載条件で，１回掲載せよ。
４訴訟費用は被告らの負担とする。
５第１，第２項について仮執行宣言
第２事案の概要
本件は，原告が，被告株式会社デコス（以下「被告会社」という。）に対し，被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）を発明者とし，被告会社が出願して特許権を取得した，発明の名称を「建物の断熱・防音工法」とする特許権（特許第３９８２９３５号。以下「本件特許権」といい，その発明を「本件特許発明」という。）について，その発明は，被告会社在職中に原告によりなされた職務発明であって，被告Ｂは発明者ではなく，被告会社は特許を受ける権利を原告から承継して出願したものであると主張して，(1)被告会社に対し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３項に基づく相当対価請求として２億６７６０万円及びこれに対する被告会社への訴状送達の日の翌日である平成２３年８月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払（請求の趣旨第１項）を，被告Ｂに対し，(2)上記のとおり，原告が発明者であるにもかかわらず，被告Ｂが本件特許発明の発明者であるとして自らが代表者を務める被告会社を通じて特許申請をして登録され，特許証に被告Ｂの氏名が記載されたことにより，原告の発明者名誉権を侵害したとして，不法行為に基づく損害賠償として２２０万円及びこれに対する被告Ｂへの訴状送達日である平成２３年８月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払（請求の趣旨第２項），(3)名誉回復のための謝罪広告の掲載（請求の趣旨第３項）を，それぞれ求めた事案である。
１前提事実（証拠の摘示のない事実は，当事者間に争いがない。）
(1)当事者
原告は，平成７年１０月，被告会社の関連会社である訴外株式会社Ｂ工務店（昭和４１年１月１２日設立〔甲４〕。以下「Ｂ工務店」という。）にハウスボディ部長として入社した後，平成８年９月に被告会社に営業部長として移籍した。その後，平成１６年７月頃から被告会社の取締役副社長に就任していたが，平成２１年５月１５日に取締役を退任した。被告会社は，Ｂ工務店の関連会社として昭和４９年８月３０日に設立された旧「株式会社Ｂ不動産商事」から平成８年８月２６日に商号変更された株式会社であり，建築資材の製造販売等を目的としている。被告Ｂは，被告会社，Ｂ工務店の各代表取締役である。
(2)本件特許権の概要
本件特許権の内容は，別紙特許公報（本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。）記載のとおりであるが，その概要は以下のとおりである。
〔甲２〕
特許番   号            特許第３９８２９３５号
登録    日平成１９年７月１３日
発明の名称建物の断熱・防音工法
出願    日平成１１年１月２５日
公開    日平成１２年８月２日
特許権   者            被告会社
(3)本件特許権の特許証の発明者の記載
本件特許権の特許証には，発明者として被告Ｂが記載されている。〔乙１
８〕
(4)本件特許発明の出願経過等
本件特許発明の出願から特許査定，登録に至る経緯及び通知ないし手続の内容は，概ね以下のとおりである。
・平成１１年１月２５日被告会社による本件特許発明の出願（請求項の数４，乙１４〔特許願〕。以下，この出願時の明細書を「当初明細書」といい，そこに記載の請求項１ないし４につき，「当初明細書の請求項１」ないし「当初明細書の請求項４」という。）・平成１２年８月２日    出願公開（甲１２〔公開公報〕）
・平成１７年２月７日    審査請求
・平成１９年１月１５日拒絶理由通知（甲２９）
同通知に記載された拒絶理由は，以下のとおりである。当初明細書の請求項１，２につき，特開平９－３２１４３号公報（以下「引用文献１」という。甲３０），実願平１－４３５４４号〔実開平２－１３４１０８号〕のマイクロフィルム（以下「引用文献２」という。甲６９）による進歩性欠如。
当初明細書の請求項３につき，引用文献１，２及び実願昭６１－１４３４８１号〔実開昭６３－５１００３号〕のマイクロフィルム（以下「引用文献３」という。甲７０）による進歩性欠如。当初明細書の請求項４につき，引用文献１，２，及び実願昭５４－０３５３３１号〔実開昭５５－１３６７２３号〕のマイクロフ
ィルム）による進歩性欠如
・平成１９年３月１２日意見書（甲３３，乙１６の２）及び手続補正書の提出（以下，この補正を「本件補正」という。甲３６，乙１６の１）本件補正の内容は，特許請求の範囲を後記(5)の特許請求の範囲，請求項１記載のとおりに補正し（請求項の数１。），当初明細書の段落【０００５】の記載を変更し，同【０００６】ないし同【０００８】を削除するとするものである。
・平成１９年５月２９日特許査定（乙１７）


・平成１９年７月１３日特許登録（乙１８）
(5)本件特許発明についての特許請求の範囲の記載本件特許発明についての特許請求の範囲の記載は以下のとおりである（括弧内は当裁判所の挿入であり，各段落毎の工程についての分説及び各段落末尾の括弧内の記載は，各段落毎に記載された工程の名称として当事者間に争いがない。なお，請求項１の第１段落，最終段落は，工程としては含まれない。以下，各段落の工程について，括弧内の名称を用いることとする。）。
「【請求項１】
建物の外壁内にセルロースファイバーなどの木質繊維を施工することにより外壁の断熱・防音性能を向上させるための建物の断熱・防音
工法であって，
外壁内に，柱又は間柱を介して，外壁側に透湿性及び防水性を有するエアシートを配置すると共に，内壁側に通気性素材により形成された内張りシートであって高さが床上から２ｍの内張りシートを配置することにより，前記柱又は間柱，前記エアシート，及び前記内張りシートにより仕切られた空間を形成する外壁内空間形成工程と，〔外壁
内空間形成工程〕
前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記内張りシートの面積と前記柱又は間柱の厚さとから規定される前記空間の容積に基づいて，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を前記空間内に１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填するために必要な前記木質繊維の量を算出する木質繊維量算出工程と，〔木質繊維
量算出工程〕
前記外壁内空間形成工程と同時に又は相前後して，前記木質繊維量算出工程の後に，前記木質繊維量算出工程で算出された量の，接着剤を含まない乾燥した木質繊維を，前記空間内に吹き込むための専用の施工機にセットする木質繊維セット工程と，〔木質繊維セット工程〕前記内張りシートの中央より下方の位置であって床上から５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第１の吹き込み穴を形成する第１の吹き込み穴形成工程と，〔第１の吹き込み
穴形成工程〕
前記第１の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第１吹込み工程と，〔第１
吹込み工程〕
前記内張りシートの中央より上方の位置であって床上から１５０ｃｍの位置に，前記施工機の吹き込み用ホースを挿入するための第２の吹き込み穴を形成する第２の吹き込み穴形成工程と，〔第２の吹き込
み穴形成工程〕
前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の下方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第２吹込み工程と，〔第２
吹込み工程〕
前記第２の吹き込み穴から，前記空間内の上方に向けて，前記木質繊維の全量の約３分の１の量だけ吹き込む第３吹込み工程と，〔第３
吹込み工程〕
を含み，以上により，前記空間内に前記木質繊維を１立方メートル当たり約５０～６０ｋｇの吹き込み密度で充填させるようにした，ことを特徴とする建物の断熱・防音工法。」
(6)原告に対する被告会社からの給与等の支払状況被告会社から，原告に対し，平成１２年以降給与及び賞与等として，平成１２年ないし平成１６年につき年間９００万円の給与，平成１７年につき９９６万円の給与及び３０万円の賞与，平成１８年につき９９６万円の給与，平成１９年につき１０１６万円の給与及び平成１９年２月２８日に１００万円の賞与，平成２０年につき１０７０万円の給与及び１５０万円の賞与，平成２１年は４５０万円の給与，の各支払がされている。〔乙６の
１，６の９〕
(7)別件訴訟の経過等
原告は，被告会社，Ｂ工務店及び訴外株式会社風土社に対し，不正競争行為に基づく損害回復等を求める訴訟を当庁に提起した（平成２３年(ﾜ)第５８６４号）。その内容は，原告が，被告会社らが施工するデコスドライ工法の有用性を認め賛美している旨等の虚偽の事実を告知流布しているとして不正競争防止法２条１項１４号等に基づき，謝罪広告の掲載等を求めたものであるところ，平成２４年２月６日に原告の請求をいずれも棄却する旨の判決（乙９）がされ，この判決は確定した。
(8)本件訴訟の経過等
原告は，平成２３年７月１５日に，被告会社に対し，本件特許権につき原告への移転登録手続をすること，及び，本件特許の実施料相当額につき不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得の返還として金員の支払を，被告Ｂに対し，発明者の名誉を侵害する不法行為に基づく損害賠償金の支払等を求める本件訴訟を提起した。
原告は，平成２４年５月１０日付け原告第３準備書面（被告ら平成２４年５月１０日受領〔当裁判所に顕著〕）において，被告会社に対し，職務発明対価の支払を求める意思を表明した後（なお，同準備書面のうちの職務発明対価の支払を求める部分は不陳述），同年８月２１日の第５回弁論準備手続期日において陳述された同年５月２９日付け訴えの変更申立書（同年６月７日送達）において，追加的に，被告会社に対し，職務発明対価の支払を求める訴えを予備的に併合提起したが，その後，同年１２月１１日第７回弁論準備手続期日において陳述された同年１１月１９日付け訴えの変更申立書(2)において，上記移転登録手続に係る主位的請求を取り下げ，被告は，同取下げに同意した。
(9)消滅時効援用の意思表示
被告会社は，平成２４年１０月９日の第６回弁論準備手続期日において，原告の職務発明対価請求について，消滅時効の援用の意思表示をした。
(10)被告会社における職務発明規定等
被告会社においては，従業員の職務発明についての特許を受ける権利の承継及び対価算定等を定める職務発明規定等が存したことはない。
２争点
(1)原告は，本件特許発明の発明者か否か
(2)原告が本件特許発明の発明者であるとした場合，本件特許発明が職務発明に該当し，これにつき被告会社は，原告から特許を受ける権利を承継したか
(3)被告会社は，本件特許発明を実施しているか
(4)被告会社が本件特許発明の特許を受ける権利を承継したとした場合，原告
が受けるべき相当対価の額
(5)原告の職務発明相当対価請求権の時効消滅の成否
(6)相当対価請求権についての時効中断の成否