原告は，平成２３年１月１７日以降，日本国内において本件特許権に係る専用実施権を有しており，被告システムの使用により専用実施権を侵害されている。被告は，被告システムを使用した被告サービスにより，平成２２年に４３６億円の売上を計上しており，平成２３年に入ってからも，同額ないしそれ以上の売上を計上しているものと考えられる。したがって，原告の損害は，同年１月１７日以降，本件提訴日までの１５８日間に得られた売上の３％に相当する実施料相当額である５億６６２０万円（計算式：４３６億円×３％÷３６５日×１５８日）を下らない。
また，原告は，本件訴訟追行に当たって弁護士費用１５０万円を支出した。したがって，原告の損害額は，５億６７７０万円を下らず，その一部として，１億円を請求する。
（被告の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
１争点(2)ア（構成要件Ａ，Ｃ及びＩに記載された各プログラムの実行手順及び実行内容に関する充足性）について
まず，争点(2)アから判断する。
(1)特許請求の範囲の解釈
ア本件発明の構成要件Ｃの柱書及び１）ないし３）においては，カテゴリーリストプログラム及びＰＬＵリストプログラムの送信及び実行が，①サーバ装置からクライアント装置に対して初期フレームプログラムが送信される（構成要件Ｃの柱書き前段），②送信された初期フレームプログラムがクライアント装置において実行される（同後段），③クライアント装置からサーバ装置に対して，カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するＨＴＴＰメッセージが送信される（同１）），④この要求に基づき，Ｗｅｂサーバ・プログラムがＨＤＤの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出す（同２）前段），⑤サーバ装置からクライアント装置に対して，上記カテゴリーリストプログラムが送信される（同２）後段），⑥クライアント装置からサーバ装置に対して，ＰＬＵリストサーバプログラムの実行を指示するＨＴＴＰメッセージが送信されると，サーバ装置が，ＰＬＵリストサーバプログラムを起動して，ＰＬＵリストプログラムを生成する（同３）前段），⑦クライアント装置に対して，ＰＬＵリストプログラムが送信される（同３）後段）ことが記載されている。そして，上記①及び②の過程と，③ないし⑦の過程とが，「ことにより」という語により結び付けられている。
また，構成要件Ｉには，「タッチパネル，キーボード，またはマウスからなる入力手段を有する表示装置において，商品カテゴリーリストを表示する部分（第１フレーム）の表示過程と，該カテゴリー内の商品名が表示される，商品ＰＬＵリストを表示する部分（第２フレーム）の表示過程」と記載されているところ，ここには，「初期フレームプログラム」に用いられているのと同じ「フレーム」という語が用いられていることから，商品カテゴリーリストを表示する第１フレームは，カテゴリーリストが上記③ないし⑤の過程を経て利用者端末の表示装置に表示されるようにするためのフレームであり，また，商品ＰＬＵリストを表示する第２フレームは，ＰＬＵリストが上記⑥及び⑦の過程を経て利用者端末の表示装置に表示されるようにするためのフレームであると解される。そうすると，初期フレームプログラムは，このようなカテゴリーリスト及びＰＬＵリストを表示する枠ないし領域としてのフレームを表示するために初期の段階で作動するプログラムであるということができる。
さらに，ブラウザの機能の一つである「フレーム」は，一般的には，ウィンドウをいくつかの領域に分割し，それぞれに別の内容を表示させるＷｅｂページの表現技法であるところ（乙２０，２１），フレームの中に文字等の情報を表示するためには，このフレームをターゲットとして，文字等の情報を表示するためのプログラムを実行する必要があることが認められる。
これらのことに，日本語において，「ことにより」という語は，一般的に，物事の間に時間的な前後関係のみならず因果関係があることを意味する語として用いられていることを併せ考慮すれば，構成要件Ｉにいう商品カテゴリーリスト及び商品ＰＬＵリストについては，それぞれ次のような手順を経て表示されたカテゴリーリスト及びＰＬＵリストを意味し，また，構成要件Ｃにいう初期フレームプログラム，カテゴリーリストプログラム及びＰＬＵリストプログラムも，このような手順を経てカテゴリーリスト及びＰＬＵリストを表示させるようなプログラムを意味するものと解するのが相当である。
すなわち，商品カテゴリーリストについては，上記①及び②のとおりの手順で初期フレームプログラムが実行されることにより，クライアント装置に第１フレームの表示領域が確保され，この第１フレームの表示領域をターゲットとして，③ないし⑤のとおりの手順でカテゴリーリストプログラムが実行されることにより，第１フレーム内に表示されたカテゴリーリストを意味するものと解するのが相当である。
また，商品ＰＬＵリストについては，上記①及び②のとおりの手順で初期フレームプログラムが実行されることにより，クライアント装置に第２フレームの表示領域が確保され，この第２フレームの表示領域をターゲットとして，⑥及び⑦のとおりの手順でＰＬＵリストプログラムが実行されることにより，第２フレーム内に表示されたＰＬＵリストを意味するものと解するのが相当である。
イ上記の解釈は，本件明細書及び図面を検討することによっても裏付けられる。
(ア)すなわち，本件明細書及び図面には，本件発明を実施するための最良の形態として，次のとおりの記載がある（引用に当たり，記載を一部省略し，又は表現を改めた部分がある。）。
（初期フレームプログラムの動作）
【００４２】
まず，利用者が，クライアント装置において，表示装置の表示画面に表示されている所定のアイコンの位置でタッチパネルにタッチすることによりＷｅｂブラウザプログラムを起動すると，サーバ装置のネットワークアドレスを示すＵＲＬが自動的に指定され，ＣＰＵからネットワークインタフェース部及びそれに接続されるインターネット等を介してサーバ装置に，後述する図３の動作フローチャートで示される初期フレームプログラムのダウンロードを要求するＨＴＴＰメッセージが送信される。
【００４３】
サーバ装置のＣＰＵが実行する周知のＷｅｂサーバプログラムは，ネットワークインタフェース部を介して上記要求メッセージを受信すると，ＨＤＤからＨＴＭＬ形式の初期フレームプログラムを読み出し，それをネットワークインタフェース部及びそれに接続されるインターネット等を介してクライアント装置に送信する。
【００４４】
クライアント装置のＣＰＵが実行する周知のＷｅｂブラウザプログラムは，ネットワークインタフェース部を介して上記初期フレームプログラムを受信すると，それを実行する。
【００４５】
図３は，初期フレームプログラムの動作を示す動作フローチャートである。


まず，図３のステップ３０１において，表示装置に表示される表示画面内のＷｅｂブラウザウィンドウ上で，図１７に示されるように，上下方向に例えば２０％程度の表示面積を有する最上段の第１フレームが確保されるとともに，サーバ装置に，後述する動作フローチャートで示さ
図３
れるカテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するＨＴＴＰメッセージが送信される。
【００４６】
サーバ装置のＷｅｂサーバプログラムは，上記要求メッセージを受信すると，ＨＤＤからＨＴＭＬ形式のカテゴリーリストプログラムを読み出し，それをクライアント装置に送信する。
【００４７】
クライアント装置のＷｅｂブラウザプログラムは，上記カテゴリーリストプログラムを受信すると，このプログラムを，表示画面の第１フレームをターゲットとして実行する。この結果，図１８に示されるように，表示画面の第１フレームに，見出し“商品カテゴリー”と，カテゴリーリストが表示されるとともに，カテゴリーリストの選択状態の変化に応答して後述する第２フレームのＰＬＵリストの表示状態の制御処理が実
図１７
行される。
【００４８】
次に，図３のステップ３０２において，表示装置に表示される表示画面内のＷｅｂブラウザウィンドウ上で，図１７に示されるように，上下方向に例えば３０％程度の表示面積を有する中段の第２フレームが確保されるとともに，サーバ装置に，後述する動作フローチャートで示されるＰＬＵリストサーバプログラムの実行を指示するＨＴＴＰメッセージが送信される。
【００４９】
サーバ装置のＷｅｂサーバプログラムは，上記指示メッセージを受信すると，ＨＤＤからメモリにＰＬＵリストサーバプログラムを読み出し，それを実行する。このプログラムは，ＨＤＤに記憶されているＰＬＵマスタＤＢ上の全レコードを読み出して，それらのレコード情報が含まれ
図１８
るＰＬＵリストプログラムを生成し，それをクライアント装置に送信する。
【００５０】
クライアント装置のＷｅｂブラウザプログラムは，上記ＰＬＵリストプログラムを受信すると，このプログラムを，表示画面の第２フレームをターゲットとして実行する。この結果，図１８に示されるように，表示画面の第２フレームに，見出し“注文商品”と，ＰＬＵリストと，見出し“数量”と，数量入力フィールドが表示されるとともに，ＰＬＵリストの選択状態と数量入力フィールドの入力状態の監視と，スキャナ装置の入力状態の監視と，それらの監視結果に基づく後述する第３フレームの明細フォームの記入状態の制御処理が実行される。
（カテゴリーリストプログラムの動作）
【００５３】
図４（省略）は，前述した図３のステップ３０１において，サーバ装置からダウンロードされクライアント装置において第１フレームをターゲットとして実行されるカテゴリーリストプログラムの動作を示す動作フローチャートである。
【００５４】
このプログラムの実行により，図１８に示されるように，表示画面の第１フレームに，見出し“商品カテゴリー”と，カテゴリーリストが表示されるとともに，カテゴリーリストの選択状態の変化に応答して第２フレームのＰＬＵリストの表示状態の制御処理が実行される。
（ＰＬＵリストプログラムの動作）
【００７２】
図６（省略）は，上述の送信処理に基づいて，サーバ装置からダウンロードされクライアント装置において実行されるＰＬＵリストプログラムの動作を示す動作フローチャートである。
【００７３】
図３のステップ３０２の説明で前述したように，このプログラムは，表示画面のＷｅｂブラウザウィンドウ上の第２フレームをターゲットとして実行される。この結果，図１８に示されるように，表示画面の第２フレームに，見出し“注文商品”と，ＰＬＵリストと，見出し“数量”と，それに続く数量入力フィールドが表示されるとともに，ＰＬＵリストの選択状態と数量入力フィールドの入力状態の監視と，スキャナ装置の入力状態の監視と，それらの監視結果に基づく第３フレームの明細フォームの記入状態の制御処理が実行される。
(イ)以上によれば，本件明細書に記載されている実施の形態の構成の下では，前記アに説示したとおりの手順で各プログラムが実行され，その結果，第１及び第２フレームにそれぞれ商品カテゴリーリスト及び商品ＰＬＵリストが表示されることが明らかである。
すなわち，まず，クライアント装置からサーバ装置に初期フレームプログラ   ムのダウン   ロードを   要求するＨ   ＴＴＰメ   ッセージが   送信され（【００４２】），これを受けたサーバ装置は，ＨＴＭＬ形式の初期フレームプログラムを読み出し，これをクライアント装置に送信し（【００４３】，前記アの①の過程），クライアント装置においてこれを実行する（【００４４】，同②の過程）。この時点でクライアントの表示装置に表示されるのは，上下方向に例えば２０％程度の表示面積を有する最上段の第１フレームの枠のみであり，その内容はブランクの状態となっている（【００４５】，図１７）。


そして，クライアント装置からサーバ装置に，カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するＨＴＴＰメッセージが送信され（【００４５】，同③の過程），これを受信したサーバ装置は，ＨＤＤからＨＴＭＬ形式のカテゴリーリストプログラムを読み出し（同④の過程），これをクライアント装置に送信する（【００４６】，同⑤の過程）。クライアント装置のＷｅｂブラウザプログラムは，受信したカテゴリーリストプログラムを，表示画面の第１フレームをターゲットとして実行し，その結果，表示画面の第１フレームに商品カテゴリーリストが表示される（【００４７】，【００５３】，【００５４】，図１８）。他方，表示装置に表示される表示画面内のＷｅｂブラウザウィンドウ上で，上下方向に例えば３０％程度の表示面積を有する中段の第２フレームが確保されるが，この時点では，その内容はブランクの状態となっている（【００４８】，図１７）。そして，クライアント装置からサーバ装置に，ＰＬＵリストサーバプログラムの実行を指示するＨＴＴＰメッセージが送信されると（【００４８】），サーバ装置のＷｅｂサーバプログラムは，ＨＤＤからメモリにＰＬＵリストサーバプログラムを読み出し，これを実行し，ＨＤＤに記憶されているＰＬＵマスタＤＢ上の全レコードを読み出して，これらのレコード情報が含まれるＰＬＵリストプログラムを生成し（【００４９】，同⑥の過程），これをクライアント装置に送信する（【００４９】，同⑦の過程）。クライアント装置のＷｅｂブラウザプログラムは，受信したＰＬＵリストプログラムを，表示画面の第２フレームをターゲットとして実行し，その結果，表示画面の第２フレームに商品ＰＬＵリストが表示される（【００５０】，【００７３】，図１８）。
ウ以上のとおり，本件発明にいう商品カテゴリーリスト及び商品ＰＬＵリストは，前記アに説示したとおりの意味に解するのが相当である。したがって，クライアント装置の表示画面に，形の上でカテゴリーリストや個別商品のＰＬＵリストが表示されるものであっても，上記ア及びイの過程を経て表示されたとはいえないものは，本件発明にいう商品カテゴリーリスト又は商品ＰＬＵリストには当たらず，また，このようなカテゴリーリストやＰＬＵリストを表示するためのプログラムを構成要件Ａ及びＣにいう初期フレームプログラム，カテゴリーリストプログラム又はＰＬＵリストプログラムに当たるということもできないものと解される。
(2)被告システムの実施態様１について
以上の検討を踏まえ，被告システムの実施態様１が，構成要件Ａ，Ｃ及びＩに記載された各プログラムの実行手順及び実行内容を充足するか否かについて検討する。
アまず，初期フレームプログラムとカテゴリーリストプログラムの実行過程について検討する。
前記第２の１(3)イによれば，被告システムのトップページである第１画面には，ファッション，妊娠出産・ベビー・キッズ，ディズニー等の大カテゴリーのカテゴリーリストが表示されており，この大カテゴリーの下には，例えば，ファッションであれば，レディースファッション，女性下着・インナー，靴・バッグ・アクセサリー等の中カテゴリーが表示されている。そして，このうち，「レディースファッション」をクリックすると，第２画面に移行する。
第２画面のカテゴリー領域のトップには，中カテゴリーである「レディースファッション」という表示がされ，その下に，コート，ジャケット・ブルゾン，ワンピース・チュニック等の小カテゴリーが表示されている（第２画面の赤枠部分）。このカテゴリーリストを表示するソースコードは，第２画面ソースの２１頁の<divclass="categorynav01">から２３頁の
までの部分（赤色表示部分）に相当する。なお，「
」と「
」というタグは，これにより挟まれた部分をひとまとまりの段落として表示するものである（乙３０）。このひとまとまりの段落が表示される領域の位置及び幅がどのようなプログラムにより指定されているかは，定かではないものの，第２画面ソース中には<linkrel=…….css">というスタイルシートファイルを参照するプログラムが多用されていることから（例えば，１頁の１４行目以下参照），第２画面ソースのプログラムの実行過程において，被告サーバ群中のスタイルシートファイルが参照され，上記の領域の位置及び幅が確保されるとともにカテゴリーリストが表示されるものと推認される（甲１４参照）。
第２画面において，小カテゴリーの「コート」をクリックすると，第３画面に移行する。その左側のカテゴリー領域のトップには，「レディースファッション」及び「コート」が表示され，その下に，最小カテゴリーのトレンチコート，ステンカラーコート，ノーカラー・スタンドカラーコート等が表示されている（第３画面の赤枠部分）。このカテゴリーリストを表示す   るソー   スコー   ドは，   第３画   面ソー   スの５   ９頁の   <divclass="categorynav01">から６０頁の
までの部分（紫色及び橙色表示部分）に相当する。また，上記と同様に（例えば，３頁の末尾から４行目以下のプログラムを参照），第３画面ソースのプログラムの実行過程においても，被告サーバ群中のスタイルシートファイルが参照され，上記の領域の位置及び幅が確保されるとともにカテゴリーリストが表示されるものと推認される。
これらの第２画面及び第３画面を表示するＨＴＭＬ文書は，前記第２の１(3)ウのとおり，いずれも，被告システムにおけるＷｅｂサーバが，利用者からの送信要求を受け，上記のカテゴリーに係るソースコードを含む一つのＨＴＭＬ文書をＮＡＳ－ＯＵＴから読み出して送信し，これらが利用者端末のブラウザによりその表示画面に表示されるものである。そして，これらの各一つのＨＴＭＬ文書の実行過程において，利用者端末の表示装置にカテゴリー領域が確保されるとともに，この領域をターゲットとして，それぞれのカテゴリーリストが表示されるものと認められる。すなわち，第２画面のカテゴリー領域を確保するプログラムは，第２画面のカテゴリーリストを表示するためのプログラムであって，第３画面のカテゴリーリストを表示するためのプログラムではない。また，第３画面のカテゴリー領域を確保するプログラムは，第３画面のカテゴリーリストを表示するためのプログラムであって，第２画面のカテゴリー領域を確保するプログラムを使用しているものではない。
そうすると，被告システムにおいては，第２画面のカテゴリーリストの表示領域を確保するプログラムと，これにより確保された領域をターゲットとして上記カテゴリーリストを表示するプログラムが，一つのＨＴＭＬ文書の表示過程において，論理的な前後関係はあり得るとしても，同時に実行されているということができる。第３画面のカテゴリーリストにおいても，これと同様である。


これに対し，本件発明においては，まず，前記(1)アの①及び②の初期フレームプログラムがクライアント装置において実行されて，カテゴリーリストの表示領域が表示装置に第１フレームとして表示された上で，引き続き，クライアント装置からサーバ装置に対し，第１フレームをターゲットとしてカテゴリーリストを表示するためのカテゴリーリストプログラムを送信するよう要求するＨＴＴＰメッセージが送信され（同③），これを受けてサーバ装置が読み出したカテゴリーリストプログラムがクライアント装置に送信され（同④及び⑤），これが実行された結果，カテゴリーリストがＷｅｂブラウザに表示されるという過程を経て商品カテゴリーリストが表示されるというものである。被告システムは，上記のとおり，これに対応する過程を欠くものであるから，被告システムにおいて利用者端末に表示される第２画面及び第３画面のカテゴリーリストは，いずれも，構成要件Ａ，Ｃ及びＩに記載されたプログラムの実行手順及び実行内容とは異なる手順を経て表示されたといわざるを得ないものである。したがって，第２画面及び第３画面の赤枠部分に表示された各カテゴリーリストが，構成要件Ｉにいう商品カテゴリーリストに当たるということはできず，被告システムにおいて，構成要件Ａ及びＣにいう初期フレームプログラム及びカテゴリーリストプログラムが実行されたということもできないと解される。
イ次に，初期フレームプログラムとＰＬＵリストプログラムの実行過程について検討する。
実施態様１においては，第２画面の右側の領域（青枠部分）には，「毎週更新！新入荷＆イチオシ商品」として，「袖口が折り返せる７分袖のシンプルカットソー」等１０件の商品イメージ及びその説明リンクが表示されている（第２画面の青枠部分）。この商品リストを表示するソースコードは，   第２画   面ソー   スの４   頁の
から６頁の
までの部分（赤色表示部分）に相当する。個別商品リストの表示領域の位置及び幅は，上記アと同様に，被告サーバ群中のスタイルシートファイルと関連付けられて指定されているものと推認される。
また，第３画面の右側領域（青枠部分）には，「コート」のカテゴリーで選択された商品として，「カラーコート【ネット限定サイズあり】」等４０件の商品イメージ及びその説明リンクが表示されている。この商品リストを表示するソースコードは，第３画面ソースの８頁の<divclass="f-clearmt20">から５５頁の
までの部分（紫色及び青色表示部分）に相当する。個別商品リストの表示領域の位置及び幅は，上記と同様に，被告サーバ群中のスタイルシートファイルと関連付けられて指定されているものと推認される。
これらの第２画面及び第３画面を表示するＨＴＭＬ文書は，上記アにおいて検討した各ＨＴＭＬ文書と同一の文書であるから，上記アと同様，いずれも，被告システムにおけるＷｅｂサーバが，利用者による送信要求を受け，上記のカテゴリーに係るソースコードを含む一つのＨＴＭＬ文書をＮＡＳ－ＯＵＴから読み出して送信し，これが利用者端末のブラウザによりその表示画面に表示されるものである。
したがって，上記アと同様に，第２画面及び第３画面の個別商品表示領域は，いずれも，それぞれ，これらの画面を表示する一つのＨＴＭＬ文書の実行過程において確保されるとともに，この領域をターゲットとして，それぞれの個別商品リストが表示されるものである。
すなわち，第２画面の個別商品領域を確保するプログラムは，第３画面の個別商品リストを表示するためのプログラムではなく，第３画面の個別商品領域を確保するプログラムは第２画面の個別商品領域を確保するプログラムを使用しているものではない。
これに対し，本件発明においては，まず，前記(1)アの①及び②の初期フレームプログラムがクライアント装置において実行されて，個別商品の表示領域が表示装置に第２フレームとして表示された上で，引き続き，クライアント装置からサーバ装置に対して，ＰＬＵリストサーバプログラムの実行を指示するＨＴＴＰメッセージが送信され（同⑥），上記サーバ装置がＰＬＵリストサーバプログラムを起動して生成したＰＬＵリストプログラムがクライアント装置に対し送信され（同⑦），これが実行された結果，個別商品リストがＷｅｂブラウザに表示されるという過程を経て商品ＰＬＵリストが表示されるというものであるから，被告システムにおける個別商品リストの表示過程は，これとは異なるものといわざるを得ない。したがって，第２画面及び第３画面の青枠部分に表示された各個別商品リストが，構成要件Ｉにいう商品ＰＬＵリストに当たるということはできず，被告システムにおいて，構成要件Ａ及びＣにいう初期フレームプログラム及びＰＬＵリストプログラムが実行されたということもできないと解される。
ウよって，被告システムの実施態様１は，構成要件Ａ，Ｃ及びＩに記載された各プログラムの実行手順及び実行内容を充足するとはいえないものと解するのが相当である。
エこれに対し，原告は，構成要件Ｃの「実行されることにより」という文言は，構成要件Ｃの１）ないし４）の過程全体に係っているものと読むべきであるから，初期フレームプログラムの実行と，カテゴリーリストプログラムのダウンロードとの間には，厳密な前後関係は要求されておらず，また，上記の文言は，因果関係を示すものでもなく，構成要件Ｃの１）ないし４）の過程が初期フレームプログラムの実行なしには行われないという程度の関係を示すものにすぎないと解すべきであると主張する。しかしながら，構成要件Ｃにいう「より」は，因果関係等を意味する自動詞「よる」の連用形であって，動詞等に連なる語法において用いられるものであるから，構成要件Ｃの「ことにより」が，構成要件Ｃの１）ないし３）の「送信される」及び４）の「問い合わされる」の各動詞にそれぞれ係っていることは文法上明らかであり，これと異なる読み方をすべき根拠は見当たらない。


主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，（仮称）ａ第二小学校の建設事業に関して，一切の公金を支出し，契約を締結し，又は債務その他の義務を負担してはならない。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，東広島市の住民である選定者らが，同市が新しく建設する予定の（仮称）東広島市立ａ第二小学校（以下「本件小学校」という。）について，建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して，地方自治法２４２条の２第１項１号に基づき，被告が本件小学校の建設事業（以下「本件事業」という。）に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを請求している住民訴訟である。
２関係法令の定め
教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，次に掲げるものを管理し，及び執行する（平成２４年法律第６７号による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下，上記改正前の同法を単に「法」という。）２３条）。
１号教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置，管理及び廃止に関すること。
２号学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関すること。
地方公共団体の長は，次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し，及び執行する（法２４条）。
３号教育財産を取得し，及び処分すること。
教育財産は，地方公共団体の長の総括の下に，教育委員会が管理するものとする（法２８条１項）。
地方公共団体の長は，教育委員会の申出をまつて，教育財産の取得を行うものとする（法２８条２項）。
地方公共団体は，その事務を処理するに当つては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない（地方自治法２条１４項）。
普通地方公共団体の執行機関は，当該普通地方公共団体の条例，予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令，規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し及び執行する義務を負う（地方自治法１３８条の２）。
地方公共団体の経費は，その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて，これを支出してはならない（地方財政法４条１項）。３前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。）ア選定者らは，いずれも東広島市の住民である。
イ東広島市教育委員会は，東広島市が処理する教育に関する事務のうち，学校の設置に関する事務及び教育財産の管理に関する事務等を管理及び執行する権限を有する（法２３条１号，２号）。
ウ被告は，東広島市長であり，東広島市教育委員会の申出をまって，教育財産の取得を行う権限を有する（法２４条３号，２８条２項）。東広島市立ａ小学校は，同市ｂ町ｃに所在する小学校である。同校の児童数は，平成２１年以降は１年間に約６０人から７０人の割合で増加しており，平成３０年頃には約１４８０人となると予想されている（甲２，１３，１７）。東広島市教育委員会は，ａ小学校の規模が過大であるとして，ａ小学校から分離する形で本件小学校を設置することとし，平成２３年頃から建設候補地の選定作業を行った。
東広島市は，平成２４年１０月，一般社団法人公共建築協会（以下「公共建築協会」という。）に対し，ａ地区小学校適正配置基本構想策定業務を委託した（乙１２）。
東広島市教育委員会は，平成２５年２月頃，本件小学校の建設候補地としてＡ，Ｂ及びＣ候補地の３箇所を選定し，その旨を市議会の文教厚生委員会において報告した（甲３，２０）。
東広島市教育委員会は，同年３月末，公共建築協会の成果を受け，ａ地区小学校適正配置基本構想を策定し公表した。同構想では，Ａ候補地が候補地として有望であるとされていた（甲３１，３２）。
平成２５年５月頃，本件小学校の建設候補地として新たにＤ候補地が浮上し，さらに，Ｅ候補地が浮上した（甲２２ないし甲２４）。東広島市は，本件事業に関し，同年７月頃，訴外甲株式会社（以下「訴外会社」という。）に対し，本件事業の建設候補地検討調査業務（以下「本件調査業務」という。）を委託した（乙１３，１４）。
東広島市教育委員会は，平成２６年２月，本件小学校の建設予定地としてＤ候補地を選定し，同月５日，その旨を市議会の文教厚生委員会において報告した（甲６，５０）。
選定者らは，平成２７年１月２７日，東広島市監査委員に対し，被告，東広島市学校教育部長及び東広島市学校教育部次長兼教育総務課長について，地方自治法２４２条１項に基づく職員措置請求をした（甲１。以下「本件請求」という。）。
東広島市監査委員は，同年２月５日，本件請求が不適法であるとして却下する決定をした（甲１６）。
原告は，平成２７年３月３日，本件訴訟を提起した。
当裁判所は，同年９月７日，別紙判決書写し記載のとおり，原告の本件訴えに関する被告の本案前の主張（本件訴訟は適法な住民監査請求を経ていないため不適法であるとの主張）は理由がない旨の中間判決をした。４争点（被告が行う財務会計上の行為の違法性の有無）及びこれに対する当事
者の主張
本件小学校の建設予定地をＤ候補地とすることを前提とした本件事業に関し被告が財務会計上の行為を行うことが，地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に反するか。
（原告の主張）
本件小学校の建設予定地をＡ候補地とする場合，本件事業の事業費は３３億円であり，また，ａ小学校と同様に規模が過大となっているｂ小学校の児童のうち，２００人を受け入れることができた。しかし，Ｄ候補地とした場合は事業費が４１億円となるだけでなく，同地は鉄道の線路に接しているため線路沿いに防音壁を設置する必要がある上，ｂ小学校の児童を受け入れることができないため，近い将来，ｂ小学校から分離する小学校を三，四十億円かけて新設する必要がある。


したがって，本件小学校の建設予定地をＡ候補地ではなくＤ候補地とすることによって，本件事業について３８億円以上の金額が無駄遣いされることになるから，本件事業に関して被告が財務会計上の行為を行うことは，地方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項に反する。
（被告の主張）
Ｄ候補地浮上前に最も優位性があるとされていたＡ候補地については，ａ小学校の過大規模が解消できるような校区設定をすると，一部の児童が現在よりも相当遠くに通学する必要があること，改めて計算し直すと事業費は３３億円でなく４０億円が必要となること，また，隣接するため池を造成する必要があるが，ため池の所有者確定には時間を要するので本件小学校の開校時期が遅延する可能性があることといった問題点がある。Ｄ候補地は，ａ小学校区のほぼ中央に位置するため児童取り込みが容易で，他の候補地に比して校区設定が合理的となる。また，敷地全体として高低差がないため造成工事費用を安く抑えることができる上，洪水調整池の設置についても従前の計画を利用できるため，市の事業の合理化にもなる。他方で，Ｄ候補地については，道路により敷地が分かれていること，鉄道の線路に隣接するため騒音が予想されることといった問題点はあるものの，これらはいずれも解決可能であるから，結局，事業費が４１億円になるとしても，候補地の中ではＤ候補地が最も優位性がある。
確かに，Ｄ候補地とした場合はｂ小学校の児童を受け入れることはできないが，ｂ小学校の児童数はほぼ横ばいか微増程度と見込まれるから，当面仮設教室を建設することで対応可能であり，現時点で分離校を新設する必要性はない。
したがって，被告が本件事業について財務会計上の行為を行うことは，地方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項に反しない。東広島市教育委員会が本件小学校の建設予定地としてＤ候補地を選定したことにつき，地方自治法１３８条の２（「自らの判断と責任において」）に反するなどの違法があるか。
（原告の主張）
東広島市教育委員会が本件小学校の建設予定地としてＤ候補地を選定したことは，次のとおり違法であり，この意見を受けて，被告が本件土地を取得する等の公金の支出を行うことは，違法な財務会計上の行為である。ア東広島市教育委員会は，自らの判断と責任においてＤ候補地を選定したものではないため，地方自治法１３８条の２に反する。すなわち，東広島市教育委員会は，平成２５年３月には，本件小学校の建設予定地をＡ候補地に決定していたのに，被告の裏の後援会組織の会長が，自宅等の建物があるＤ候補地か，これに近いＥ候補地に本件小学校を誘致したいと考えて被告に働きかけたため，被告が，東広島市都市部に指示をして，本件小学校の建設予定地をＤ候補地に決定させた。このように，被告は，本件小学校の建設予定地の選定にあたり，東広島市教育委員会の構成員に対して特定の候補地を選択するよう非公然の影響力を行使して不当な介入を行い，建設予定地をＤ候補地と決定させたものである。
イ東広島市教育委員会が，最善の建設地を選択すべきという注意義務を怠り，他の候補地と比較して周辺環境が劣後するＤ候補地を選定したことは，東広島市教育委員会の裁量権の範囲の逸脱である。
（被告の主張）
原告の主張は否認し，又は争う。
第３当裁判所の判断
１本件小学校の建設予定地をＤ候補地とすることを前提とした本件事業に関し被告が財務会計上の行為を行うことが，地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に反するかどうかについて検討する。
Ｄ候補地の取得は教育財産の取得に該当することから，被告がその取得を行う権限を行使するについては，法２８条２項の規定により，東広島市教育委員会の申出が前提となる。同規定の趣旨に鑑みれば，被告は，東広島市教育委員会の申出を尊重することが求められていると解される。したがって，被告が，東広島市教育委員会の申出のあるＤ候補地を尊重して本件事業に関し財務会計上の行為を行うことは，法２８条２項に照らして正当であると解される。
以上を前提にすれば，Ｄ候補地を前提とした本件事業に関し被告が財務会計上の行為を行うことが，地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に反するといえるためには，その前提として，少なくとも，東広島市教育委員会の申出内容自体が，上記条項に反する必要があると解される。次に，教育委員会が学校の建設予定地をどこに決定するかは，教育行政の観点から諸般の事情を総合考慮した合理的裁量に委ねられていると解され，地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に反して違法となるのは，その判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと評価されるときに限られると解するのが相当である（市長の行う賃貸借契約の締結判断につき地方自治法２条１４項等に反するとの主張について判断したものとして，最高裁平成２３年（行ヒ）第４５２号同２５年３月２８日第一小法廷判決・裁判集民事２４３号２４１頁参照）。
証拠（甲５０）によれば，東広島市教育委員会がＤ候補地を選定した理由は，次のとおりと認められる。
アＡ，Ｂ及びＣ候補地については，土地の造成形態，建物配置などの検討を行う中で，想定していた土地の範囲内では，学校運営が可能な敷地面積が確保できない懸念が生じた。
イ学校区の検討を行う中では，多くの児童が居住している上ｃ及びｄ地区の一部については，現在のａ小学校より遠方に通学することなど，将来にわたってｃ地区の児童数の増加が見込まれる中，上記３候補地では学校区の設定が容易ではないと判断された。
ウＤ候補地であれば，ａ小学校区のほぼ中央に位置し，ａ小学校の半数程度の児童数を取り込め，また，ｂ中学校の学校区と同様の学校区設定となること，さらに，ｃの地区計画区域に近接していることから，人口が増加する地域への分離新設校となるため，合理性があると判断された。エＤ候補地は，敷地が市道ｃ南６号線で分断される形状となっているが，高低差がなく平坦な敷地形状のため，造成工事が比較的容易であるほか，ｃ区浸水対策事業で整備する計画である調整池と合併して施工ができ，災害の心配も少ない土地であると考えられた。
オＤ候補地は，ＪＲ山陽本線が隣接しており，列車や踏切の音の問題があるが，防音壁の設置や建物配置の工夫といった技術的対応によって音を低減できると判断され，敷地が分断されていることについても，市道ｃ南６号線の上に敷地をつなぐ連絡通路を設置することで，通学や校内移動が安全に行えるものと考えられた。


カ訴外会社による本件調査業務の成果を踏まえ，学校区の設定，児童の安全，早期の開校，宅地開発や土地利用の動向等を総合的に評価し，その結果としてＤ候補地が最適地とされた。
上記選定理由自体からは，東広島市教育委員会は，考慮すべき事情を考慮したものと考えられ，その判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと評価される事情は見当たらない。
原告は，Ａ候補地の事業費は３３億円であるにもかかわらず，Ｄ候補地の事業費は４１億円となるだけではなく，防音壁工事を要するほか，ｂ小学校の児童の受け入れることができないため，近い将来，ｂ小学校から分離する小学校を新設する費用もかかるなどの主張をして，裁量権の範囲を逸脱，濫
用するものであると主張する（上記第２の４
しかしながら，証拠（甲３０，乙１４，１５）によれば，本件事業の事業費の見積額は，Ａ候補地の場合は約４０億円であり，Ｄ候補地の事業費（防音壁工事込み）は約４２億７０００万円と認められるから，原告の主張は前提が異なる。また，証拠（甲３１）によれば，ｂ小学校については児童数の増加が見込まれているが，その増加指数はａ小学校より低いから（平成３０年度において，ａ小学校の児童数は平成２４年度の１．３倍となるのに対し，ｂ小学校は１．１倍である。），近い将来にｂ小学校から分離する形で小学校を新設することが確実とはいえない。そして，仮に，Ａ候補地の事業費が約３３億円であり，かつ，近い将来，ｂ小学校から分離する新設校を建築する必要があるとしても，その他の事情である学校区の設定，早期の開校の必要性といった要素等を考慮するとすれば，Ｄ候補地を選定した東広島市教育委員会の判断が裁量権の範囲の逸脱，濫用に該当するとは解されない。その他，原告が主張する，Ａ候補地が相当で，Ｄ候補地が不相当であるとする事情は，証拠によって認めるに足りない事情か，仮に認められるとしても，東広島市教育委員会が考慮した事情の一部を取り上げるものに過ぎず，裁量権の範囲の逸脱，濫用と評価するに足りるものとはいえないので採用できない。以上より，東広島市教育委員会の判断が，地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に違反するものとは認められず，これを前提とする被告の財務会計行為が，上記各条項に違反するものとも認められない。２東広島市教育委員会がＤ候補地を選定したことが，地方自治法１３８条の２に規定する「自らの判断と責任において」執行する義務に反していないかどうかについて検討する。
地方自治法１３８条の２が「自らの判断と責任において」と規定した趣旨は，議会と執行機関，また，各執行機関が相互に独立対等の関係にあることから，執行機関が全て自らの意思決定に基づいて行うべきことを明らかにしたものと解される。
もっとも，法２４条３号が，教育財産の取得を地方公共団体の長の権限としつつも，法２８条２項によって，教育委員会の申出をまって取得することとしていることからすれば，地方公共団体の長が，教育財産の取得に関し，教育委員会の独立性を侵さない限度で教育委員会と協議を行うことは，否定されていないと解される。
末尾に掲げた証拠によれば，以下の事実が認められる。ア東広島市都市部は，平成２５年５月，東広島市教育委員会に対し，Ｄ候補地を候補地として選定した旨を記載した書面を提出した（甲２２，３５）。イ東広島市都市部は，同年６月頃，東広島市教育委員会との協議資料として，本件小学校建設候補地選定のための作業項目に，候補地確定より前の段階で，市長説明を組み入れた書面を作成して交付した（甲２３，３６）。ウ東広島市は，本件事業に関し，同年７月頃，訴外会社に対し，本件調査業務を委託した。その後，発注者側の関係課として，東広島市都市部区画整理課が，教育総務課と共に，訴外会社との打ち合わせに複数回にわたり関与した（乙１４）。
とおり，東広島市都市部は，候補地の選定に関して，東広島市教育委員会に対し，情報提供をしたり意見を述べたりしたものであるが，これらの事実によっても，被告又は被告の意を受けた東広島市の部署が東広島市教育委員会の独立性を侵したと認めるに足りるものは見当たらない。原告は，Ｄ候補地に被告の裏の後援会組織の会長の不動産があり，同会長が被告に働きかけたため，東広島市教育委員会は，被告から不当な介入を受けて，既に決定していたＡ候補地をＤ候補地に変更させられたなどの主張を
する（上記第２の４
しかしながら，証拠（甲２０）によれば，東広島市教育委員会は，平成２５年２月８日の時点でＡ候補地にほぼ決定していたものの，最終決定はしていなかったことが認められるから，原告の主張は前提が異なる。また，従前の候補地の中ではＡ候補地にほぼ決定しており，Ｄ候補地がその後候補に上がったという経過をたどったとしても，同日時点でＡ候補地を選定する旨の最終的な決定がされていたわけではないこと，すなわち変更があり得ることは，東広島市教育委員会が自認していたというのであるから，この経過をとらえて，被告が東広島市教育委員会の独立性を侵したものであるとは認め難い。原告が指摘するその他の点（一度公共建築協会に調査委託をしているにもかかわらず，訴外会社に調査委託をした点，現時点においてＡ候補地が相当ではない理由として被告が主張している事情については，Ａ候補地が最も優位性のある候補地とされた時点において既に織り込み済みであり，Ｄ候補地への変更に理由がないとする点等）についても，同様であって，被告又は被告の意を受けた東広島市の部署が東広島市教育委員会の独立性を侵したものであるとは認め難い。
さらに，Ｄ候補地には被告の裏の後援会組織の会長の自宅等の建物があり，同会長が被告に働きかけたとの主張に関しては，原告指摘の人物がＤ候補地に不動産を所有していることは争いがないものの，その余の事実についてこれを認めるに足りる証拠はない。また，仮にこれらの事実が認められるとしても，被告と東広島市教育委員会との関係は別であって，直ちに，被告が東広島市教育委員会の独立性を侵したと推認できるものではない。原告が指摘するその他の点（教育長がＤ候補地を最初に聞いた時，「考えられない」と述べたとする点）については，被告は教育長の発言を否認しており，これを認めるに足りる証拠はない。仮に，上記発言があったとしても，教育長の最初の発言のみで，最終的にＤ候補地を選定したことにつき，不当な介入を被告から受け決定をさせられたと認めるに足りるものではない。結局，被告が東広島市教育委員会に対して独立性を侵す指示をしたことや，東広島市教育委員会において不当な介入を受け決定をさせられたことを認めるに足りる証拠はない。
以上より原告の主張は採用できない。


平成２７年１月２８日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１０４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１２月１８日
判決
原告      ハネウエル・インターナショナル
・インコーポレーテッド
訴訟代   理人弁護   士牧   野利秋
同末吉     剛
訴訟代   理人弁   理士   小   野   新次郎
同松   田豊治
被告   特許庁長官
指定代理人   橋本栄   和
同豊   永茂弘
同山田     靖
同井上     猛
同内山     進
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が訂正２０１３－３９０１５４号事件について平成２６年３月２５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）原告は，発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第４６９９７５８号（平成１５年１０月２７日出願（パリ条約による優先権主張平成１４年１０月２５日），平成２３年３月１１日設定登録。以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は９である。）の特許権者である。本件特許について，平成２３年６月３日（無効２０１１－８０００９２号。請求項１ないし８について），同年９月２日（無効２０１１－８００１５６号。請求項１ないし８について）及び平成２４年２月９日（無効２０１２－８００００９号。請求項１ないし９について），それぞれ特許無効審判請求がされ，特許庁は，平成２５年３月１９日，これら３件について，本件特許の請求項１ないし８に係る発明についての特許を無効とするとの審決をした。原告は，同年７月３１日，知的財産高等裁判所に対し，これらの審決の取消しを求める訴えを提起するとともに（同庁平成２５年（行ケ）第１０２１７号，同第１０２１８号，同第１０２１６号審決取消請求事件），同年１０月１１日，特許庁に対し，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下，単に「特許法」という。）１２６条２項ただし書に基づく訂正審判を請求した（この訂正審判請求に係る訂正を，以下「本件訂正」という。）。特許庁は，この審判請求を，訂正２０１３－３９０１５４号事件として審理した上，平成２６年３月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下，単に「審決」という。）をし，審決の謄本を，同年４月３日，原告に送達した。
原告は，同月２２日，審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４の記載は，次のとおりである（甲８。以下，これらの請求項に係る発明を，順次「本件発明１」，「本件発明２」などといい，これらを総称して，「本件発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書を，以下「本件明細書」という。なお，請求項５ないし１０の記載は，省略する。）。
【請求項１】
化学式（ⅠⅠ）
【化１】
（式中，各々のＲは独立にＦ，またはＨであり，
Ｒ’は（ＣＲ２）ｎＹであり，
ＹはＣＦ３であり，
ｎは０であり，かつ，
不飽和な末端炭素上のＲの少なくとも１つはＨであり，残るＲのうち少なく
とも１つはＦである）
の少なくとも１つの化合物と，ポリオールエステルの潤滑剤とを含む蒸気圧縮
システム用の熱移動組成物であって，
前記化学式（ＩＩ）の少なくとも１つの化合物が，１，３，３，３－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｚｅ）である，熱移動組成物。
【請求項２】
前記ＨＦＯ－１２３４ｚｅが，前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも５０％の量で存在する，請求項１記載の熱移動組成物。
【請求項３】
前記ＨＦＯ－１２３４ｚｅが，前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも７０％の量で存在する，請求項２記載の熱移動組成物。
【請求項４】
前記潤滑剤が，前記熱移動組成物に対して重量で３０％～５０％の量で存在する，請求項１記載の熱移動組成物。
３審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件発明１ないし４は，特開平４－１１０３８８号公報（以下「引用例１」という。）に記載された発明及び当業者の技術常識又は慣用技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではなく，そのため，本件訂正は，同法１２６条５項に規定された要件を満たさないというものである。審決が上記結論を導くに当たり認定した，引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）の内容，本件発明１と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明の内容
「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱媒体であって，該有機化合物は１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンに代表されるものである熱媒体と，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる，ヒートポンプ熱伝達用組成物」。
イ一致点
「化学式（ⅠⅠ）（同化学式及びこれに続く括弧書は，本件発明１の請求項１に掲げられたものと同一であり，省略する。）
の少なくとも１つの化合物と，潤滑剤とを含む蒸気圧縮システム用の熱移動組成物であって，前記化学式（ⅠⅠ）の少なくとも１つの化合物が，１，３，３，３－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｚｅ）である，熱移動組成物」である点。
ウ相違点（以下「相違点１」という。）


「潤滑剤」につき，本件発明１では，「ポリオールエステルの潤滑剤」であるのに対し，引用発明においては「ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油」である点。
第３原告の主張
審決には，引用発明の認定の誤り（取消事由１），本件発明１の予想外かつ顕著な効果の看過（取消事由２）及び不飽和化合物に関する阻害事由の看過（取消事由３）があり，これらの判断の誤りは，本件発明１及びこれに従属する本件発明２ないし４についての審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は取り消されるべきである。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
審決は，引用発明が，「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物（以下「Ｃ３ＨｍＦｎの化合物」という。）からなる熱媒体と，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる，ヒートポンプ熱伝達用組成物」という上位概念の発明のみならず，「１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン（以下「ＨＦＯ－１２３４ｚｅ」という。）とヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる，ヒートポンプ熱伝達用組成物」という下位概念の発明を含むものと認定した。
しかし，引用例１は，潤滑剤（「潤滑油」や「冷凍機油」と同義。以下同じ。）との組合せの観点では，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物という上位概念しか開示しておらず，個別の化合物を開示しているわけではないし，潤滑剤の種類も開示していない。そして，引用例１は，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物について，どの潤滑剤と特定のどの化合物とを組み合わせて使用するべきなのか，特定のどの化合物とどの潤滑剤とが混和し，安定なのかについて，何も開示していない。したがって，引用例１に記載された発明は，正しくは「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱媒体からなる，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられるヒートポンプ熱伝達用組成物」と認定されるべきであり，審決による引用発明の認定には誤りがある。
２取消事由２（本件発明１の予想外かつ顕著な効果の看過）
審決の判断
審決は，下記の引用例２ないし４の記載から，当業者の慣用技術として，熱移動組成物中に冷媒と組み合わせる潤滑剤として，「当業界慣用の」ポリオールエステル（以下「ＰＯＥ」という。）を使用する技術を認定した。ア特開平５－８５９７０号公報（以下「引用例２」という。）イ「ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）系およびその他の純粋冷媒に関する最新物性情報」（日本冷凍空調学会論文集１８巻３号２０３頁ないし２１６頁。以下「引用例３」という。）
ウ「ＨＦＣ系の冷媒の実用化に向けての評価」（日本冷凍協会論文集１０巻３号４５３頁ないし４６０頁。以下「引用例４」という。）そして，審決は，ハイドロフルオロカーボン（以下「ＨＦＣ」という。）又はハイドロフルオロオレフィン（以下「ＨＦＯ」という。）などの熱媒体により熱移動組成物を構成するに当たり，ＰＯＥを含む当業界慣用の潤滑剤から相溶性，金属腐食性などに鑑み試行錯誤的に適宜選択することは，当業者の技術常識であるとし，引用例１中の「ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている」との記載から，当業界慣用の潤滑剤の中に問題のない適当なものがあることが示唆され，さらに，引用例２ないし４によれば，ＰＯＥは有力な選択肢であると当業者が認識できるとして，本件発明１の効果は，引用発明において潤滑剤としてＰＯＥを用いる場合に，当然に奏される効果であるか，当業者が予測し得る効果であり，格別の効果であるとはいえないと判断した。
しかしながら，審決には，本件発明１がＨＦＯ－１２３４ｚｅをＰＯＥと組み合わせることにより，優れた混和性及び安定性という当業者にとって予想外の顕著な効果を奏することを看過した誤りがある。
「当業界慣用の潤滑剤」は存在しないこと
冷媒化合物と潤滑剤との混和性は，実験なしに予測することはできず，ある潤滑剤がある冷媒と優れた混和性を示すとしても，その潤滑剤が別の冷媒と混和するとは限らない。すなわち，冷媒全般に適した「当業界慣用の潤滑剤」は存在しない。また，冷媒化合物と潤滑剤との混和性は，化合物の分子中の塩素の数や双極子モーメントからも予測することができない。さらに，潤滑剤には様々な種類が存在しており，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せは，「当然の考慮の対象」ではなかった。引用例１に本件発明１への示唆があるとはいえないことＰＯＥは，引用例１に係る発明の特許出願日である平成２年８月３１日の当時，商業的な冷凍の分野において未だ広く使用されておらず，「当業界慣用の潤滑剤」ではなかった。したがって，仮に，引用例１が，ＨＦＯ－１２３４ｚｅと組み合わせるべき潤滑剤として，上記出願日当時の「当業界慣用の潤滑剤」の中に問題のない適当なものがあることを示しているとしても，当該記載は，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの混和性を何ら示唆しない。むしろ，引用例１において，冷媒の評価に当たり油分離器が使用されていることは，同文献において検討されたいずれの潤滑剤も，開示された冷媒化合物と混和性を有さないと認められたか，それらの冷媒化合物と混和性を有さない危険があると認められたことを開示又は示唆する。さらに，引用例１の実施例１におけるＨＦＯ－１２４３ｚｆの能力の値には重大な誤りがあるから，引用例１全体の信用性が損なわれている。よって，当業者は，引用例１の「一般的な特性…に関しても，問題はない」との記載に疑念を抱くはずであり，当業者が，そのような誤った記載に基づいて，本件発明１が自明であると認識することはない。
引用例２から，本件発明１の効果は予測できないこと


引用例２には，ＨＦＯ系冷媒である２－トリフルオロメチル－３，３，３－トリフルオロプロペン（以下「ＨＦＯ－１３３６」という。）が，ＰＯＥに相当するポリエステル系油などとの相溶性に優れているとの記載がある。しかし，引用例２には，ＨＦＯ－１３３６とポリエステル系油との混和性の具体的な実験結果について何ら記載がない。実際には，ＨＦＯ－１３３６は，ＰＯＥ濃度が５及び１０重量％では，１０℃以上に限り，ＰＯＥと混和するが，多くの実用的な用途での運転においては，蒸発温度が１０℃未満であり，循環潤滑剤濃度が１０％未満であることからすれば，引用例２におけるＨＦＯ－１３３６とポリエステル系油との混和性についての評価は，許容可能な混和性に関する冷媒業界の技術常識に照らし，適切ではない。また，ＨＦＯ－１３３６とＨＦＯ－１２３４ｚｅとは，炭素－炭素二重結合を有する点で共通するものの，前者が，炭素数４であり，－Ｃ（ＣＦ３）２末端基を有する一方，二重結合の炭素とフッ素との結合を有していないのに対し，後者は，炭素数３であり，－ＣＨＣＦ３末端基を有し，二重結合の炭素とフッ素との結合を有する点で，構造上異なる。よって，ＨＦＯ－１３３６とＰＯＥとの組合せに関する技術は，ＨＦＯ－１２３４ｚｅに対し直ちに適用できるわけではない。
加えて，引用例２はＨＦＯ－１３３６の安定性を具体的に開示していないし，ＨＦＯ－１３３６とＰＯＥとの組合せの安定性は，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せの安定性の参考になるものではない。
以上によれば，
た混和性及び安定性は，引用例２からは予想外のものであった。引用例３及び４から，本件発明１の効果は予測できないこと引用例３及び４は，５つのＨＦＣとＰＯＥとの混和性を試験した結果を記載し，これらのＨＦＣと組み合わせてＰＯＥを使用する技術を開示する。しかるに，ＨＦＣは，飽和化合物である点で，炭素－炭素二重結合を有するＨＦＯと異なっており，引用例２のＨＦＯ－１３３６よりもＨＦＯ－１２３４ｚｅとの構造上の共通性に乏しいから，ＨＦＣに関して観察された混和性のいかなる結果も，ＨＦＯに適用することはできない。また，引用例３及び４には，潤滑剤濃度２０重量％未満での混和性のデータは記載されていないから，ＨＦＣの混和性に基づいてＨＦＯの混和性を予測できたとしても，これらの文献に基づいて，例えば５重量％及び１０重量％の低潤滑剤濃度におけるＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの混和性を予測することは困難である。
さらに，引用例４の試験結果は，ＰＯＥとの混和性が各ＨＦＣ系冷媒によって異なること，試験された５つのＨＦＣ化合物のうち３つがＰＯＥと非混和であるか，又は試験された温度及び濃度範囲の一部でのみ混和すること，ＰＯＥ濃度が低いほど混和性が損なわれる傾向にあることを示しており，これらは，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの混和性に関して示された結果と逆である。
以上によれば，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの優れた混和性は，引用例３及び４からは予想外のものであった。
本件発明１が予想外の顕著な効果を奏すること
ＨＦＯ－１２３４ｚｅは，－５０℃から７０℃までの幅広い温度範囲にわたり，そして５から５０重量％の幅広い潤滑剤濃度にわたり，ＰＯＥと混和する。
多くの用途において，蒸気圧縮サイクル内の最低温度は１０℃以下であり，潤滑剤濃度は約１０重量％以下であることからすれば，低温かつ低潤滑剤濃度でも，ＨＦＯ－１２３４ｚｅがＰＯＥと混和する点が，とりわけ重要である。また，ＨＦＯ－１２３４ｚｅのＰＯＥとの混和性は，その鉱油，アルキルベンゼン及びポリ－α－オレフィンとの混和性と比べても著しく優れている。
本件特許の優先権主張日（以下「本件優先日」という。）の当時，ＨＦＯと潤滑剤との混和性について，具体的な実験結果を開示した文献は皆無であり，ＨＦＯ－１２３４ｚｅがＰＯＥとこのような優れた混和性を示すことは，本件優先日における技術常識に照らして，当業者にとって予想外の事項であった。
さらに，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せの優れた安定性は，予想外かつ顕著な効果として高く評価されるべきである。これに対し，被告は，引用例２ないし４の記載に基づき，当業者はＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せが従来技術と同程度の相溶性を示す可能性がそれなりに高いと予測すると主張する。
しかし，これらの文献の開示する混和性は実用的に不十分であるか，広い濃度範囲におけるものではないから，本件発明１の効果がこれと同程度であるとはいえない。また，本件発明１の効果が同程度である可能性が「それなりに高い」との曖昧な見込みは，容易想到性の評価根拠事実ないし進歩性の評価障害事実として価値が乏しく，あえてＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せに着目する合理的必然性に欠ける。


３取消事由３（不飽和化合物に関する阻害事由の看過）ＨＦＯ－１２３４ｚｅは，フルオロオレフィンに分類されるフルオロプロペンの一例であるが，フルオロオレフィンが，炭素－炭素二重結合について求核付加反応を起こしやすいことは，本件優先日当時，当業者に周知であった。そして，ＰＯＥは，オレフィン化合物と求核付加する可能性のある反応部位を有する。
したがって，当業者は，フルオロオレフィンの反応性及び安定性について懸念を有しており，これを冷媒として選択することを回避し，また，これを冷媒として選択するとしても，これと反応する可能性のある潤滑剤，例えばＰＯＥとの組合せを回避したはずである。
また，本件優先日当時，フルオロオレフィンには毒性への懸念があるというのが技術常識であり，冷媒が，人体に近接した多くの状況で使用されることから，フルオロオレフィンは冷媒としての用途には不向きと考えられていた。これらのフルオロオレフィンの反応性や毒性に関する技術常識は，当業者がＨＦＯ－１２３４ｚｅを冷媒として研究対象とすること，ＨＦＯ－１２３４ｚｅと潤滑剤との組合せについて研究することを阻害する。審決には，かかる阻害事由を看過した誤りがある。
第４被告の主張
１取消事由１について
引用例１には，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物からなる熱媒体の発明が記載され，その代表的な化合物として，ＨＦＯ－１２３４ｚｅを含む４つの具体的な化合物の物性が示されており，実施例１ないし４においては，これら４つの化合物を熱媒体として用いてヒートポンプを運転した際の成績係数（ＣＯＰ）及び冷凍能力が開示されている。
そして，引用例１に「本発明で使用するＣ３ＨｍＦｎで示される化合物…は，ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている」との記載もあることからすれば，実施例１ないし４で用いられた具体的な化合物に代表されるＣ３ＨｍＦnの化合物をヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑剤とともに熱伝達用組成物として用いることも記載されていると認めるのが自然である。
以上によれば，審決による引用発明の認定に，原告の主張する誤りはない。
２取消事由２について
引用例１には，ＨＦＯ－１２３４ｚｅからなる熱媒体化合物と潤滑剤との組合せからなる熱伝達用組成物に係る引用発明が開示されているものの，具体的な潤滑剤の種類については開示されていないから，引用例１に接した当業者としては，これらの冷媒化合物と組み合わせるべき潤滑剤としていずれの潤滑剤を選択すべきなのかを，本件優先日時点の技術常識に基づいた当業者の通常の創作能力の発揮により検討することになる。
引用例３及び４の記載からみて，本件優先日以前より，ＨＦＣ系の冷媒に関する研究が行われ，これと比較的広い温度範囲で相溶性がある潤滑剤としてＰＯＥ等が検討されていたと認められる。なお，本件明細書に，ＨＦＣ系冷媒とともに冷却機に用いられるＰＯＥ及びポリアルキレングリコール（以下「ＰＡＧ」という。）など，一般的に用いられる冷却潤滑剤が，本件発明の冷媒組成物とともに用いられてもよいとの記載があることに照らしても，本件優先日の当時，ＰＯＥは，ＨＦＣ系の冷媒に関しては，一般的には相溶性を有する潤滑剤として使用可能であることが，当業者において認識されていたということができる。
そして，ＨＦＯとＨＦＣとの構造の類似性や，引用例２にはＨＦＯに属する点でＨＦＯ－１２３４ｚｅと共通するＨＦＯ－１３３６を冷媒に用いる発明が開示され，この冷媒がＰＯＥと良好な相溶性を有することが記載されていることからみて，当業者が，ＨＦＯ－１２３４ｚｅと組み合わせるべき潤滑剤として，ＨＦＣ系の冷媒やＨＦＯ－１３３６との間で認められた相溶性と同程度の相溶性を示す可能性がそれなりに高いことを予測し，ＰＯＥを選択することには，特段の創意工夫を要しないといえる。
また，当業者は，引用例２の記載によって，同文献に開示された冷媒化合物と潤滑剤との組合せが実用可能な程度の化学的安定性を有していることを理解することができる。してみると，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せがある程度の化学的安定性を有することは，十分に予想することができることである。
よって，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの混和性（相溶性）及び化学的安定性は，当業者が予測することができたと理解するのが自然である。なお，本件明細書には，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せが，相溶性や安定性について，他の冷媒化合物と潤滑剤との組合せに比して具体的にどの程度優れるのかについての記載が一切ない以上，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せの相溶性や安定性の程度が予測を超える程に格別顕著であるとはいえず，上記組合せが予想外かつ顕著な効果を奏するとの原告の主張は，本件明細書の記載に基づかないものであり，失当である。
３取消事由３について
引用例１及び２では，ＨＦＯ－１２３４ｚｅなどのＨＦＯ系冷媒を冷凍機において使用することができることを確認しており，これらの冷媒が一般に冷媒に要求される程度の安定性を備えていることが記載されている。また，冷凍機においてＨＦＯ－１２３４ｚｅなどのＨＦＯ系冷媒を使用するに当たっての周辺の環境に対して問題となるような事情（例えば毒性など）については記載や示唆がない。
上記文献の記載内容を踏まえると，当業者にとって，フルオロオレフィンの反応性及び毒性によって，熱移動組成物へのフルオロオレフィンの使用や，これと潤滑剤として周知のＰＯＥとの組合せを検討することが阻害されるということはできない。


原告が提示する文献は，塩素を含まないフルオロオレフィン全体が冷媒として使用することができないことを示しているわけではないし，ＨＦＯの具体的構造のいかんにかかわらず毒性があることや，その毒性が検討を断念させるほどのものであったことを何ら示すものではない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張は理由がなく，審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
原告は，審決には引用発明の認定に誤りがあると主張する（前記第３の１）。そこで，引用例１の記載内容に照らし，引用発明の認定の適否を検討する。引用例１（甲１）の記載内容（なお，誤記は適宜訂正した。）。
ア発明の名称
「熱伝達用流体」
イ特許請求の範囲
「１．分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ
（但し，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５且つｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱媒体。」ウ産業上の利用分野（１枚目左下欄９行目ないし１１行目）「本発明は，冷凍機，ヒートポンプなどで使用される熱伝達用流体に関する。」
エ従来技術とその問題点（１枚目左下欄１４行目ないし２枚目左上欄４行目）
「従来，ヒートポンプの熱媒体（冷媒）としては，クロロフルオロ炭化水素，フルオロ炭化水素，これらの共沸組成物ならびにその近辺の組成物が知られている。これらは，一般にフロンと称されており，現在Ｒ－１１（トリクロロモノフルオロメタン），Ｒ－２２（モノクロロジフルオロメタン），Ｒ－５０２（Ｒ－２２＋クロロペンタフルオロエタン）などが主に使用されている。
しかしながら，近年，大気中に放出された場合に，ある種のフロンが成層圏のオゾン層を破壊し，その結果，人類を含む地球上の生態系に重大な悪影響を及ぼすことが指摘されている。従って，オゾン層破壊の危険性の高いフロンについては，国際的な取決めにより，使用および生産が規制されるに至っている。規制の対象になっているフロンには，Ｒ－１１とＲ－１２とが含まれており，またＲ－２２については，オゾン層破壊への影響が小さいため，現在規制の対象とはなっていないが，将来的には，より影響の少ない冷媒の出現が望まれている。冷凍・空調設備の普及に伴って，需要が毎年増大しつつあるフロンの使用および生産の規制は，居住環境をはじめとして，現在の社会機構全般に与える影響が極めて大きい。従って，オゾン層破壊問題を生じる危険性のない或いはその危険性の極めて小さい新たなヒートポンプ用の熱媒体（冷媒）の開発が緊急の課題となっている。」
オ問題点を解決するための手段（２枚目左上欄５行目ないし３枚目左上欄１１行目）
「本発明者は，ヒートポンプ或いは熱機関に適した熱伝達用流体であって，且つ当然のことながら，大気中に放出された場合にもオゾン層に及ぼす影響が小さいか或いは影響のない新たな熱伝達用流体を得るべく種々研究を重ねてきた。その結果，特定の構造を有する有機化合物がその目的に適合する要件を具備していることを見出した。
すなわち，本発明は，下記の熱伝達用流体を提供するものである：
「分子式：Ｃ３ＨｍＦn
（但し，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５且つｍ＋ｎ＝６）
で示され且つ分子中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱伝達用流体。」
本発明で使用する代表的な化合物の主な物性は，以下の通りである。Ⅰ．Ｆ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨ２（３，３，３－トリフルオロ－１－プロペン）Ⅱ．Ｆ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨＦ（１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン）
Ⅲ．Ｈ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＦ２（１，１，２－トリフルオロ－１－プロペン）Ⅳ．Ｈ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＨ２（２－モノフルオロ－１－プロペン）（判決注・上記のそれぞれの化合物毎に，沸点，臨界温度，臨界圧力，分子量の記載がある。）
本発明において熱伝達用流体として使用するＣ３ＨｍＦnで示される化合物は，オゾン層に影響を与える塩素原子および臭素原子を全く含まないので，オゾン層の破壊問題を生じる危険性はない。
また，一方では，Ｃ３ＨｍＦnで示される化合物は，ヒートポンプ用熱媒体としての特性にも優れており，成績係数，冷凍能力，凝縮圧力，吐出温度などの性能において，バランスが取れている。さらに，この化合物の沸点は，現在広く使用されているＲ－１２，Ｒ－２２，Ｒ－１１４およびＲ－５０２のそれに近いため，これら公知の熱媒体の使用条件下，即ち蒸発温度－２０から１０℃および凝縮温度３０から６０℃での使用に適している。
…本発明で使用するＣ３ＨｍＦnで示される化合物或いはＣ３ＨｍＦnで示される化合物とＲ－２２，Ｒ－３２，Ｒ－１２４，Ｒ－１２５，Ｒ－１３４ａ，Ｒ－１４２ｂ，Ｒ－１４３ａおよびＲ－１５２ａの少なくとも一種との混合物は，ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている。」
カ発明の効果（３枚目左上欄１２行目ないし同右上欄４行目）「本発明による熱伝達用流体によれば，下記の様な顕著な効果が達成される。
（１）従来からＲ－１２，Ｒ－２２或いはＲ－５０２を熱媒体として使用してきたヒートポンプと同等以上のサイクル性能が得られる。（２）熱媒体としての優れた性能のゆえに，機器設計上も有利である。（３）仮に本発明による熱伝達用流体が大気中に放出された場合にも，オゾン層破壊の危険性はない。」
キ実施例１（３枚目右上欄８行目ないし４枚目左上欄１６行目）「熱媒体としてＦ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨ２（３，３，３－トリフルオロ－１－プロペン）を使用する１馬力のヒートポンプにおいて，蒸発器における熱媒体の蒸発温度を－１０℃，－５℃，５℃および１０℃とし，凝縮器における凝縮温度を５０℃とし，過熱度および過冷却度をそれぞれ５℃および３℃として，運転を行なった。


また，比較例として，Ｒ－１２（比較例１），Ｒ－２２（比較例２）およびＲ－５０２（比較例３）を熱媒体として使用して，上記と同一条件下にヒートポンプの運転を行なった。
これらの結果から，成績係数（ＣＯＰ）および冷凍効果を次式により，求めた…。
…本実施例ならびに比較例で使用した冷凍サイクルの回路図を第２図（判決注・省略）に示す。
ＣＯＰおよび冷凍能力の算出結果を比較例１～３の結果と対比して第３図（判決注・省略）および第４図にそれぞれ示す。
なお，第３図に示す成績係数は，Ｒ－２２を熱媒体とした場合の蒸発温度５℃における測定値（ＣＯＰＢ）で，それぞれの熱媒体の測定値（ＣＯＰＡ）を除したものである。特に，本発明による熱媒体の結果は，“○”で示してある。
また，第４図に示す冷凍能力は，Ｒ－２２を熱媒体とした場合の蒸発温度５℃における測定値（能力Ｂ）で，それぞれの熱媒体の測定値（能力Ａ）を除したものである。本発明による熱媒体の結果は，やはり“○”で示してある。
第３図から明らかな様に，本実施例による作動流体は，ＣＯＰに関して，Ｒ－１２およびＲ－２２と同程度の良好な値を示している。さらに，第４図から明らかな様に，冷凍効果に関して，Ｒ－１２よりも高めの値を示している。
また，蒸発温度５℃における凝縮圧力および圧縮機吐出温度の比較結果を第１表に示す。
第１    表
凝縮圧力     吐出温度
（kg/cm2・Ａ）    （℃）
実施例１      ９        ５１
比較例１     １２        ５９
比較例２     ２０        ７３
比較例３     ２２         －
本実施例による熱媒体の凝縮圧力および吐出温度は，Ｒ－１２よりも低い値を示しており，機器設計上有利である。
以上の結果から，Ｆ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨ２を熱媒体として使用する本発明においては，従来から広く使用されているＲ－１２，Ｒ－２２およびＲ－５０２を使用するヒートポンプと同等以上のサイクル性能が得られており，本発明は，機器設計上からも有利であることが，明らかである。」ク実施例２（４枚目左上欄１７行目ないし同右上欄１３行目）「熱媒体としてＦ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨＦ（１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン）を使用するとともに，蒸発器における熱媒体の蒸発温度を５℃とする以外は実施例１と同様にしてヒートポンプの運転を行なった。成績係数および冷凍能力を下記第２表に示す。
何れの数値も，Ｒ－２２を熱媒体とした場合の蒸発温度５℃における測定値（ＣＯＰＢおよび冷凍能力Ｂ）により本発明熱媒体の測定値（ＣＯＰＡおよび冷凍能力Ａ）を除した数値で示してある。
第２    表
実施例２   Ｒ－１２Ｒ－５０２
COPA/COPB    １．０１   １．０２   ０．９２能力Ａ／能力Ｂ０．４３     ０．６１   １．０３」
ケ図面の簡単な説明
「第４図は，実施例１および比較例１～３による冷凍能力を示すグラフである。」（５枚目左上欄３行目ないし４行目）
」（７枚目）
検討
前記引用例１には，特許請求の範囲に「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（但し，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５且つｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物」すなわちＣ３ＨｍＦｎの化合物からなる熱媒体が記載され，その代表的な化合物として，１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンすなわちＨＦＯ－１２３４ｚｅを含む具体的な化合物の物性が，その沸点，臨界温度，臨界圧力及び分子量をもって示されている。また，実施例には，ＨＦＯ－１２３４ｚｅを含む具体的な化合物を熱媒体として用いてヒートポンプを運転した際の成績係数（ＣＯＰ）及び冷凍能力が開示されている。
そして，「本発明で使用するＣ３ＨｍＦnで示される化合物…は，ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている。」との記載があることから，実施例で用いられたＨＦＯ－１２３４ｚｅなどに代表されるＣ３ＨｍＦnの化合物を，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とともにヒートポンプ熱伝達用組成物として用いることも記載されていると認めることができる。
以上によれば，引用例１には，Ｃ３ＨｍＦnの化合物からなる熱媒体であって，該有機化合物はＨＦＯ－１２３４ｚｅに代表されるものである熱媒体と，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる，ヒートポンプ熱伝達用組成物，すなわち引用発明が記載されていると認められ，これと同旨の審決の認定に誤りはない。
原告の主張について
原告は，引用例１は，潤滑剤との組合せの観点では，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物という上位概念しか開示しておらず，潤滑剤の種類も開示していないなどとして，同文献に記載された発明は，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物からなる熱媒体からなる，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられるヒートポンプ熱伝達用組成物と認定されるべきであると主張する（前記第３の１）。
しかしながら，引用例１には，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物のうちＨＦＯ－１２３４ｚｅを含む個別の化合物が熱媒体として開示されているのは前記のとおりである。これに加えて，引用例１における「一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている。」との記載から，具体的な潤滑剤の種類やこれと組み合わせた場合の実験結果についての記載はないものの，ＨＦＯ－１２３４ｚｅを含む上記の個別の化合物と潤滑剤とを組み合わせて熱伝達用組成物として用いることができることを，実際に実験を行うなどして確認したものであると理解することができる。よって，これらの記載から引用発明を認定することができることも前記のとおりである。


したがって，原告の上記主張は，採用することができない。２取消事由２（本件発明１の予想外かつ顕著な効果の看過）について原告は，審決が，相違点１に係る本件発明１の構成の容易想到性の判断に関して，本件発明１において，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとを組み合わせることにより，優れた混和性及び安定性という当業者にとって予想外の顕著な効果を奏することを看過したと主張する（前記第３の２）。そこで，引用例１及び本件優先日以前に頒布された刊行物の記載内容並びに技術常識等を踏まえ，本件明細書に記載された上記の冷媒化合物と潤滑剤との組合せの奏する混和性及び安定性の程度が，当業者の予想を超える顕著なものであるといえるかどうかを検討する。
本件明細書の記載内容について
ア本件明細書（甲８）には，次の記載がある。
背景技術
塩素含有組成物（クロロフルオロカーボン（ＣＦＣ），ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦ）など）を空調および冷却システムにおける冷媒として用いることは，オゾン破壊性を伴う。そのため，塩素を含有する冷媒を，ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）など，オゾン層を破壊しないであろう，塩素を含有しない冷媒化合物で置き換えることが望ましいが，代用品となり得る任意の冷媒についても，優れた熱移動特性，化学的安定性，低毒性または無毒性，不燃性，および潤滑剤相溶性などの特性を備える必要があることは，一般に重要であり，中でも，潤滑剤の相溶性が特に重要である。しかるに，ＨＦＣを含む塩素を含有しない冷却流体の多くが，慣例的にＣＦＣおよびＨＦＣ（判決注・「ＨＣＦ」の誤記と認められる。）と共に用いられる種類の潤滑剤，例えば，鉱物油，アルキルベンゼン，またはポリ（アルファ－オレフィン）を含む潤滑剤に，比較的不溶および非混和のうちの少なくとも１つである。圧縮冷却，空調，およびヒートポンプのシステムのうちの少なくとも１つにおいて，冷却流体－潤滑剤の組合せを所望の効率レベルで作用させるためには，広い操作温度範囲に渡って潤滑剤が冷却流体に充分に可溶である必要がある（【０００５】ないし【０００７】）。
課題を解決するための手段
出願人らは，上述の必要および他の必要が，炭素数３～炭素数４の１つ以上のフルオロアルケン，好適には以下の化学式（Ⅰ）（判決注・省略）の化合物を含有する組成物によって満たされることを見出した。本発明によって，熱移動用の方法およびシステムを含む，本発明の組成物を利用する方法およびシステムも提供される（【００１５】ないし【００１７】）。
発明を実施するための最良の形態
本発明の非常に好適な実施態様，特に，低い毒性の化合物を含有する実施態様では，本発明の組成物は，テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４），ペンタフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２２５），およびそれらの組合せからなる群から選択される１つ以上の化合物を含有する。本発明の化合物が，不飽和な末端炭素が１つ以下のフッ素置換基を有するテトラフルオロプロペンおよびペンタフルオロプロペン化合物，特に，１，３，３，３－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｚｅ），２，３，３，３-テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ），および１，２，３，３，３－ペンタフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２２５ｙｅ），およびそれらの各々の任意のまたは全ての立体異性体であることはさらに好適である。出願人らは，マウスおよびラットへの吸入曝露によって評価されるように，そうした化合物が有する急性毒性レベルが非常に低いことを発見した（【００２２】，【００２３】）。本発明による冷媒組成物，特に蒸気圧縮システムで用いられる冷媒組成物は，一般に組成物の重量の約３０％～約５０％の量で潤滑剤を含有する。ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）冷媒と共に冷却機に用いられるポリオールエステル（ＰＯＥ）およびポリアルキレングリコール（ＰＡＧ）など，一般的に用いられる冷却潤滑剤が，本発明の冷媒組成物と共に用いられてもよい（【００２９】）。
実施例１
本発明の幾つかの組成物のＣＯＰを，ＣＯＰが１．００，能力値が１．００，および吐出温度が約７９．４℃（１７５°Ｆ）であるＨＦＣ－１３４ａを基準として，一定の範囲の凝縮器温度および蒸発器温度に渡って測定し，以下の表１に報告する。
（【００５３】ないし【００５５】）
実施例２
種々の冷却潤滑剤とＨＦＯ－１２２５ｙｅおよびＨＦＯ－１２３４ｚｅとの混和性が試験されている。試験された潤滑剤は，鉱物油（炭素数３），アルキルベンゼン（ゼロール（Zerol）１５０），エステル油（モービル（Mobil）ＥＡＬ２２ｃｃおよびソレスト（Solest）１２０），ポリアルキレングリコール（ＰＡＧ）油（グッドレンチ（Goodwrench）冷却油，１３４ａシステム用），およびポリ（アルファ－オレフィン）油（ＣＰ－６００５－１００）である。各々の冷媒／油の組合せにおいて，３つの組成物，すなわち，潤滑剤が５，２０，および５０重量パーセントであり，各々の残りが試験される本発明の化合物である組成物が試験されている（【００５６】）。
潤滑剤組成物は，肉厚（heavy-walled）のガラスチューブ中に配置される。ガラスチューブは脱気され，本発明の冷媒組成物が添加され，その後でガラスチューブが密封される。続いてガラスチューブは空気浴環境の（airbathenvironmental）チャンバ内に置かれ，その温度が約－５０℃～７０℃に変化される。ほぼ１０℃毎に，１つ以上の液体相が存在するか否か，ガラスチューブの内容物の目視での観察が行われる。１つより多い液体相が観察された場合，混合物は非混和性であると報告される。観察された液体相が１つのみの場合，混合物は混和性であると報告される。２つの液体相が観察されたが，液体相のうち１つは非常に小さな体積を占めている場合，混合物は部分的に混和性であると報告される（【００５７】）。


ポリアルキレングリコール油およびエステル油の潤滑剤は，全温度範囲に渡り全ての試験比率で混和性と判定されたが，ポリアルキレングリコール油とＨＦＯ－１２２５ｙｅとの混合物は例外であり，この冷媒混合物は，－５０℃～－３０℃の温度範囲に渡って非混和性であり，－２０℃～５０℃の温度範囲に渡って部分的に混和性であることが見出された。６０℃においては，冷媒に対して５０重量％濃度のＰＡＧでは，冷媒／ＰＡＧ混合物は混和性であった。７０℃では，冷媒に対して５重量％～５０重量％の潤滑剤は混和性であった（【００５８】）。
実施例３
冷却および空調システムに用いられる金属との接触時の，本発明の冷媒化合物および組成物とＰＡＧ潤滑油との相溶性が，多くの冷却および空調用途で見出されるより充分に過酷な条件である３５０°Ｆで試験されている（【００５９】）。
アルミニウム片，銅片，および鋼片が，肉厚のガラスチューブに加えられる。２グラムの油がガラスチューブに添加される。続いてガラスチューブは脱気されて，１グラムの冷媒が添加される。ガラスチューブは３５０°Ｆのオーブン中に１週間置かれ，目視で観察される。曝露期間が終わると，ガラスチューブが取り出される（【００６０】）。この処置は，以下の油および本発明の化合物の組合せに対してなされた。
（判決注・下記の「ＨＦＣ」は，それぞれ「ＨＦＯ」を指すと解される。）
ａ）ＨＦＣ－１２３４ｚｅおよびＧＭグッドレンチＰＡＧ油ｂ）ＨＦＣ－１２４３ｚｆおよびＧＭグッドレンチ油ＰＡＧ油ｃ）ＨＦＣ－１２３４ｚｅおよびＭＯＰＡＲ－５６ＰＡＧ油ｄ）ＨＦＣ－１２４３ｚｆおよびＭＯＰＡＲ－５６ＰＡＧ油ｅ）ＨＦＣ－１２２５ｙｅおよびＭＯＰＡＲ－５６ＰＡＧ油全ての場合で，ガラスチューブの内容物の外観の変化は最小である。このことは，本発明の冷媒化合物および組成物が，冷却および空調システムに見出されるアルミニウム，鋼，および銅との接触時，および，それらの種類のシステムにてそのような組成物に含まれるまたはそのような組成物と共に用いられる可能性のある種類の潤滑油との接触時に，安定であることを示している（【００６１】）。
比較例：
アルミニウム片，銅片，および鋼片が，鉱物油およびＣＦＣ－１２と共に肉厚のガラスチューブに加えられ，実施例３でのように，３５０°Ｆで１週間加熱される。曝露期間が終わるとガラスチューブが取り出され，目視で観察される。液体の内容物が黒く変色しているのが観察され，このことはガラスチューブの内容物が激しく分解している事を示している（【００６２】）。
ＣＦＣ－１２および鉱物油の組合せは，これまで多くの冷媒システムおよび方法で選択されている。したがって，本発明の冷媒化合物および組成物は，広範に用いられている従来技術の冷媒－潤滑油の組合せよりも有意に優れた，一般的に用いられる多くの潤滑油に対する安定性を有する（【００６３】）。
イ前記アのとおり，本件明細書には，本件発明１に係る熱移動組成物の混和性について，実施例２において，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せは，－５０℃から７０℃までの温度範囲にわたって，潤滑剤の濃度が５，２０，５０重量％の組成において混和性があると記載されている。一方，本件発明１に係る熱移動組成物の安定性については，本件明細書には，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ等の化合物とＰＡＧとの組合せについての試験結果（実施例３）を踏まえ，本件特許に係る発明の冷媒化合物が，冷却及び空調システムに用いられる金属や潤滑剤との接触時に，従来技術の冷媒－潤滑油の組合せよりも有意に優れた安定性を有すると記載されている。そして，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せについては，明確な試験結果の記載はないものの，潤滑剤の構造の類似性に照らすと，上記試験結果と同程度の安定性があると考えられる。
公知文献の記載内容について
ア引用例２


引用例２（甲２）は，ＨＦＯ－１３３６を冷媒に用いた発明を開示する。同文献には，特許請求の範囲の請求項１として，「２－トリフルオロメチル－３，３，３－トリフルオロプロペン（判決注・ＨＦＯ－１３３６に当たる。）からなる冷媒。」と記載され，発明の詳細な説明の欄に，「【従来技術とその問題点】従来，作動流体乃至冷媒としては，クロロフルオロアルカン類，これらの共沸組成物並びにその近辺の組成の組成物が知られている。…オゾン層破壊の可能性の高いこれらクロロフルオロアルカンについては，国際的な取り決めにより，使用及び生産が制限されるに至っている。…上記の様なクロロフルオロアルカンに代替し得る有望な化合物…としては，水素原子を含むクロロフルオロアルカンまたはフルオロアルカン…が挙げられる。しかしながら，これらの代替候補化合物は，単独では，ＯＤＰ（判決注・「オゾン破壊係数」を意味する。），不燃性ならびにその他の冷媒として要求される各種性能を全て満足するものではない。…また，共沸混合組成物として，…などが知られているが，これらの冷媒は塩素原子を含んでいるので，今後その使用が制限される方向にある。」（【０００２】ないし【０００７】），「【発明が解決しようとする課題】本発明は，ＯＤＰがゼロであり，冷媒としての性能に優れ，機器運転時に相変化に際しての組成変化を実質的に伴わない冷媒を提供することを主な目的とする。」（【０００８】），「【課題を解決するための手段】本発明者は，上記のような技術の現状に鑑みて種々研究を重ねてきた。その結果，２－トリフルオロメチル－３，３，３－トリフルオロプロペンがその目的に合致する要件を具備していることを見出した。」（【０００９】），「【発明の効果】本発明で使用する２－トリフルオロメチル－３，３，３－トリフルオロプロペンは，易分解性であり，オゾン層に影響を与える塩素原子を含まないので，ＯＤＰはゼロであり，オゾン層の破壊問題を生じる危険性はない。本発明による冷媒は，冷凍能力が高く，成績係数も比較的良好である。例えば，ＣＦＣ１１に比して，冷凍能力において約１．２５倍であり，成績係数においては同等であるという総合的に優れた性能を発揮する。…本発明による冷媒は，ＰＡＧ（ポリアルキレングリコール）系油，ポリエステル系油などとの相溶性に優れている。本発明による冷媒は，熱安定性に比較的優れている。」（【００１４】）と記載され，実施例１において，同発明による冷媒を使用し，冷凍機油としてＰＡＧを使用して冷凍機の運転を行い，ＣＯＰ及び冷凍能力を測定した結果が開示されている（【００１６】）。
イ引用例３
引用例３（甲３）には，ＨＦＣ系冷媒であるＨＦＣ－３２，ＨＦＣ－１２５，ＨＦＣ－１３４ａ，ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－１５２ａと，ＰＯＥなどの潤滑剤との相溶性に関して，次の記載がある。「ＨＦＣ系冷媒は分子中に塩素原子をもたないために潤滑油との相溶性が低下することが知られている．従来冷凍機油として広く使用されてきたナフテン系鉱油はＨＦＣ系冷媒と相溶性をもたない．相溶性の観点からＨＦＣ系冷媒に適合する潤滑油としては，ポリアリキレングリコール(ＰＡＧ)油，エステル(ＰＯＥなど)系油，ポリエーテル油，フッ素系油，カーボネート油などの合成油が開発されている．一方，ＨＦＣ系冷媒との相溶性はないが，潤滑性を重視して，あえてナフテン系鉱油などを用いることを推
奨する報告もある．
冷媒と潤滑油の相溶性に関して溶液論等を駆使して理論的に取り扱うことが試みられているが，これらはいずれも実測値に基づいた半経験的な解析にとどまっている．したがって，ＨＦＣ系冷媒とそれらに適合するように新たに開発された潤滑油との相溶性を明らかにするためには，ＨＦＣ系冷媒と潤滑油の個々の組み合わせに対して相挙動を実測する実験的研究に
拠らざるを得ないのが現状となっている．
本報で取上げた主要なＨＦＣ系冷媒，Ｒ３２，Ｒ１２５，Ｒ１３４ａ，Ｒ１４３ａ，Ｒ１５２ａについては，代表的な潤滑油との相溶性に関する一部のデータが冷媒および潤滑油メーカーなどから公表されている．その一例を表４．１．１に示した．ここでは，密封ガラス容器を用い，温度２３３－３６３Ｋ，油濃度２０－８０mass％の範囲で測定された５種のＨＦＣ系冷媒と４種の潤滑油との相溶性の概要がまとめられている．」（２０７頁右欄下から４行目ないし２０８頁左欄下から８行目）そして，表４．１．１によれば，Ｒ３２，Ｒ１２５，Ｒ１３４ａ，Ｒ１４３ａ，Ｒ１５２ａという５つの冷媒と，ナフテン系油，ＰＡＧ油，エステル系油，ＰＦＥ油（パーフルオロエーテル油を指す。）という４つの潤滑剤との相溶性の有無が記載され，鉱油であるナフテン系油はいずれの冷媒とも相溶性がないこと，Ｒ１４３ａはＰＡＧ油，エステル系油と相溶性がなく，ＰＦＥ油とは特定の温度範囲で相溶性がないこと，Ｒ１２５とＲ１３４ａはＰＡＧ油，エステル系油，ＰＦＥ油と相溶性があったこと，Ｒ１５２ａはＰＡＧ油，エステル系油と相溶性があったこと等が記載されている。
ウ引用例４


引用例４（甲４）には，ＨＦＣ系冷媒であるＨＦＣ－３２，ＨＦＣ－１２５，ＨＦＣ－１３４ａ，ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－１５２ａと，ＰＡＧやＰＯＥなどの潤滑剤との相溶性に関して，次の記載がある。「本研究では，ＣＦＣ系，ＨＣＦＣ系冷媒の将来的な代替候補で分子中に塩素をまったく含まずオゾン層を破壊しないＨＦＣ系冷媒としてＨＦＣ－１２５，ＨＦＣ－１４３ａ，ＨＦＣ－１５２ａ，ＨＦＣ－３２を選び熱力学特性，冷凍機油との相溶性，熱安定性，材料への攻撃性，冷媒性能について基礎データを取得し，実用化のための課題抽出を目的とした。」（４５３頁右欄３行目ないし４５４頁左欄２行目）
「３．１冷凍機油と冷媒の相溶性
高温では冷凍機油は冷媒と比較的良く溶解するが，低温になると冷媒の種類によっては，冷凍機油と２層分離することがある。冷凍機油と冷媒が２層分離すると，圧縮機起動時に焼き付きを起こしたり，泡立ちによる潤滑不良，異常振動の原因となったりする。また，蒸発器の型式によっては，油戻りが悪くなるなど種々の問題がでてくるので，冷凍機油と冷媒の相溶性は重要視されている。そこで本研究では，ＣＦＣ系，ＨＣＦＣ系冷媒の将来的な代替候補であるＨＦＣ系冷媒と各種冷凍機油の相溶性について試験をおこなった。
供試油は，市販のポリアルキレングリコール油（ＰＡＧ），エステル油，パーフルオロエーテル油（ＰＦＥ）及び，一般にＣＦＣ－１２，ＨＣＦＣ－２２に使用されている鉱油（ナフテン系）の４種を選んだ。…相溶性の評価は，冷媒と冷凍機油をシールドガラスチューブ（１３φ×２００mm）に充填し，温度を－７０℃から臨界温度付近まで変化させる。このとき，シールドガラスチューブ内の冷媒と冷凍機油が２層分離すると白濁するので，この現象を目視確認し，そのときの温度を２層分離温度とする。冷媒と冷凍機油の混合比は２０，５０，８０wt％と変化させた。従来から使用されている鉱油は，これらのＨＦＣ系冷媒と２層分離してしまい，相溶性は認められなかった。図１～３（判決注・次頁のとおり）にＰＡＧ油，ＰＦＥ油，エステル油の相溶性試験結果を示す。図中の棒線の下限の温度以下で２層分離が起こる。また高温側は臨界温度（判決注・同文献４５４頁の表１には，各冷媒の臨界温度について，ＨＦＣ－１５２ａは１１３．３℃，ＨＦＣ－１４３ａは７３．１℃，ＨＦＣ－１２５は６６．３℃，ＨＦＣ－３２は７８．４℃，ＨＦＣ－１３４ａは１０１．１５℃と記載されている。）付近までは２層分離は認められなかった。ＨＦＣ－１４３ａはＰＦＥとだけ相溶性が認められた。ＨＦＣ－３２，ＨＦＣ－１５２ａはＰＡＧとエステル油に溶解した。ＨＦＣ－１２５，ＨＦＣ－１３４ａはどの合成油とも相溶性が認められた。」（４５４頁右欄４行目ないし４５５頁左欄２０行目）
「３．２熱安定性
フロン冷媒は単体では化学的に安定であり，ＣＦＣ－１２，ＨＣＦＣ－２２共に，鉄触媒存在下で２００℃に加熱した場合，１年間の分解率は１％以下である。しかし，冷媒と冷凍機油の混合物が金属触媒存在下で加熱されると，比較的低温で両者は徐々に反応しあう。反応の機構自体は明らかではないが油の着色，スラッジの生成に結びつく。実際の反応は単純なものではなく，冷凍サイクル内に存在する微量な酸素，水分も反応に関与するし，フロン自体の分解による塩酸の生成もある。生成した塩酸は２次的に炭化水素と反応し，金属の腐食あるいは銅メッキ現象（CopperPlating：油中に溶出した銅がシリンダ，ピストン軸受部などに沈着する現象）の原因ともなる。このような冷媒と冷凍機油の反応の起き易さを評価する方法として熱安定性試験（シールドチューブ試験）が広く採用されている。熱安定性の評価は，供試冷媒（０．５ｇ），供試油（０．０５ｇ），触媒金属（Ｆｅ，Ａｌ，Ｃｕ：２φ×５０mm，供試前にエメリー紙３２０番研磨）をシールドガラスチューブに充填し，１２０℃で３０日間加熱した後，冷媒の分解度を調べるため，冷媒ガスを純水約１５ｇに吸収させ，水溶液中のフッ素イオンをイオンクロマトグラフで分析した。また，水分の影響も調べるため，水を０．２％添加したサンプルについても同様な試験を行った。…試験に使用した油は各冷媒と相溶性のあるものを選んだ。


図４に熱安定性試験結果を示す（判決注・図４は省略。なお，同図には，ＣＦＣ－１２及びＨＣＦＣ－２２については鉱油との，供試冷媒であるＨＦＣ系の冷媒についてはＰＡＧ，ＰＯＥ又はＰＦＥのうち１種ないし３種との，それぞれの組合せによる試験結果が示されている。）。供試したＨＦＣ系冷媒はＣＦＣ－１２，ＨＣＦＣ－２２と同程度のフッ素イオン生成量を示しており熱安定性の面では実用上，問題のないレベルと考えられる。しかし，金属による分解促進効果は各冷媒ごとに異っており，さらに詳細な研究が必要である。また，水分の影響は今回の試験では認められなかった。」（４５５頁左欄２１行目ないし４５６頁左欄１６行目）「本予備試験結果から，…いくつかの課題が明らかになった。一般にＣＦＣ，ＨＣＦＣ系冷媒に使用されている鉱油はこれらのＨＦＣ系冷媒の潤滑油として使用することはできないが，供試油であるＰＡＧ，ＰＦＥ，エステル油のような合成油は相溶性が認められ，潤滑油として期待される。熱安定性はＣＦＣ－１２，ＨＣＦＣ－２２と同程度であり，実用上問題のないレベルとみられる。…冷媒の性能は，ＣＯＰが最も高いのはＨＦＣ－１５２ａであるが，能力は低い。一方能力が最も高いのはＨＦＣ－３２であるが，凝縮圧力吐出温度が他の冷媒と比べて高くなり，実用化に向けては対策が必要である。
さらに，冷媒としての可能性を評価するためには毒性や燃焼性についての安全性確認等の試験が必要である。一方，不燃化やシステム性能の面からＨＦＣ３２系混合冷媒等の適用についても検討が必要である。」（４６０頁左欄２０行目ないし同頁右欄１７行目）
検討
ア技術常識について
前記文献の記載及び証拠（甲１６，２６，４１）によれば，空調システムに用いられる熱移動組成物は，冷媒化合物とともに，圧縮機を潤滑するための潤滑剤を含有していること，潤滑剤には様々な種類のものがあるが，冷媒化合物に適する潤滑剤の選択に当たっては，冷媒の使用温度範囲内における冷媒化合物との相溶性や化学的安定性（熱安定性ともいう。）などが重要な考慮要素となること，ここに「相溶性」とは，潤滑剤が冷媒と均一に溶け合い，二層に分離しない性質を指すこと，「化学的安定性」とは，冷媒と潤滑剤を金属触媒とともに混合した状態で，一定温度で一定期間，加熱させたときの化学的な安定性をいい，その一般的な試験方法としてシールドチューブ試験（試験管に冷媒，潤滑剤及び金属触媒を封入し，これを一定温度にて一定期間加熱後，冷媒の分解度等を調べるもの。）があることは，いずれも技術常識であると認められる。一方，本件明細書には，冷媒化合物と潤滑剤との「混和性」について，
前記
（冷媒と）「潤滑剤の相溶性が特に重要であることを認めるに到った。…冷却流体は…潤滑剤と相溶であることが非常に望ましい。」，「冷却流体－潤滑剤の組合せを所望の効率レベルで作用させるためには，広い操作温度範囲に渡って潤滑剤が冷却流体に充分に可溶である必要がある」（【０００７】）などの記載があることや，実施例２がその内容に照らして，冷媒化合物と潤滑剤との相溶性について試験したものであると認められることに照らすと，上記のとおりの「相溶性」と同義であると認められる（原告の主張中の「混和性」も，これと同趣旨である。なお，本件明細書においては，上記記載に加え，化学的安定性について試験した実施例３について「相溶性」の試験であるとの記載があること（【００５９】）などに照らせば，本件明細書における「相溶性」の語は，化学的安定性を含む趣旨で用いられていると解される。）。
イ冷媒と潤滑剤との相溶性について
引用例１には，Ｃ３ＨｍＦｎの化合物からなる熱媒体であって，該有機化合物はＨＦＯ－１２３４ｚｅに代表されるものである熱媒体と，潤滑油とからなる，ヒートポンプ熱伝達用組成物（引用発明）が開示されていると認められるものの，具体的な潤滑剤の種類については開示されていないから，引用例１に接した当業者としては，かかる冷媒化合物と組み合わせるべき潤滑剤としていずれの潤滑剤を選択すべきなのかを，上記の考慮要素を踏まえて検討することとなると考えられる。
引用例３及び４の記載によれば，本件優先日以前より，塩素を含む冷媒であるクロロフルオロカーボン（以下「ＣＦＣ」という。）あるいはハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦないしＨＣＦＣと略称される。）系の冷媒がオゾン層を破壊することから，代替冷媒として塩素を含まないＨＦＣ系の冷媒に関する研究が行われていたこと，ＨＦＣ系冷媒は，分子中に塩素原子を持たないために，これまでＣＦＣ系の冷媒とともに潤滑剤として用いられてきた鉱油との間で相溶性が悪いこと，そこで，ＨＦＣ系の冷媒と相溶性があり組み合わせることができる潤滑剤として，ＰＡＧ，エステル油（ＰＯＥ），ＰＦＥなどの使用が検討されていたこと，その結果，ＨＦＣ系冷媒とＰＯＥとの相溶性については，ＨＦＣ－１４３ａとは相溶性はなく，ＨＦＣ－３２とは，混合比によって相溶性が認められる下限の温度に差はあるものの，概ね１０℃から臨界温度（７８．４℃）付近までの間では混合比にかかわらず相溶性があること，ＨＦＣ－１３４ａとは，混合比によって相溶性が認められる下限の温度に差はあるものの，概ね－４０℃から臨界温度（１０１．１５℃）付近までの間では混合比にかかわらず相溶性があること，さらに，ＨＦＣ－１２５及びＨＦＣ－１５２ａとは，－７０℃から臨界温度（ＨＦＣ－１２５は６６．３℃，ＨＦＣ－１５２ａは１１３．３℃）付近までの間で相溶性があることなどの点が明らかになっていたことが認められる。


以上に加え，本件明細書に「ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）冷媒と共に冷却機に用いられるポリオールエステル（ＰＯＥ）およびポリアルキレングリコール（ＰＡＧ）など，一般的に用いられる冷却潤滑剤が，本発明の冷媒組成物と共に用いられてもよい。」（【００２９】）との記載があることに照らしても，本件優先日の当時，ＰＯＥは，ＨＦＣ系の冷媒に関しては，具体的な化合物によっては例外はあるものの，これと一般的には相溶性を有する潤滑剤として使用可能であることが，当業者において認識されていたということができる。
そして，ＨＦＯは，水素，フッ素及び炭素からなり，炭素－炭素二重結合を有する化合物の総称であり，二重結合の有無の点でＨＦＣとはその構造が異なるものの，水素，フッ素，炭素からなり，塩素を含まない化合物である点でＨＦＣと共通する化合物であること，引用例２には，ＨＦＯに属する点で引用発明の冷媒化合物と共通する化合物であるＨＦＯ－１３３６を冷媒に用いる発明が開示され，具体的な実験条件は明記されていないものの，この冷媒がＰＯＥと良好な相溶性を有することが記載されていることからすれば，当業者が，引用発明に係るＨＦＯ系の冷媒化合物であるＨＦＯ－１２３４ｚｅと組み合わせるべき潤滑剤として，上記のようなＰＯＥとの相溶性を示すＨＦＣ系の冷媒やＨＦＯ－１３３６との間で認められた相溶性と同程度の相溶性を示す可能性がそれなりに高いことを予測し，ＰＯＥを選択することは，特段の創意工夫を要することなく行うことができるといえる。
なお，引用例３には，「ＨＦＣ系冷媒とそれらに適合するように新たに開発された潤滑油との相溶性を明らかにするためには，ＨＦＣ系冷媒と潤滑油の個々の組み合わせに対して相挙動を実測する実験的研究に拠らざるを得ないのが現状となっている．」との記載があり，ＨＦＣ系の冷媒の中にもＰＯＥと相溶性を有しないものがあることからすれば，当業者としては，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せが相溶性を有するかどうか，いかなる具体的な条件下で相溶性を有するかについて，実際に混合することなしには確認することはできないといえる。しかしながら，このことは，当業者がＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとを組み合わせた場合の相溶性について，上記のように予測することを妨げるものではない。そうすると，本件明細書に記載された，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せが奏する混和性（相溶性）は，上記のとおり当業者が予測することができたものであり，また，その相溶性の程度が予測を超える程に格別顕著なものであることを認めるに足りる証拠もない。
ウ冷媒と潤滑剤の化学的安定性について
引用例１には，冷媒と潤滑剤の化学的安定性について明確な記載はないものの，引用例４には，ＨＦＯとは前記のとおりその構造に共通する点のあるＨＦＣ系の冷媒とＰＡＧ，ＰＯＥ又はＰＦＥのうち１種ないし３種とをそれぞれ組み合わせたものについて，シールドチューブ試験の結果，従来技術であるＣＦＣ－１２やＨＣＦＣ－２２と鉱油とを組み合わせたものと同程度の化学的安定性を有すると記載されている。また，引用例２には，ＨＦＯ系の冷媒であるという点でＨＦＯ－１２３４ｚｅと共通するＨＦＯ－１３３６について，ＰＡＧないしはＰＯＥとの組合せを前提に「本発明による冷媒は，熱安定性に比較的優れている。」と記載され，実施例１では同冷媒とＰＡＧとを組み合わせた熱移動組成物を用いて冷凍機の運転を行ったことが記載されているから，当業者は，同冷媒と潤滑剤との組合せが実用可能な程度の化学的安定性を有していることを理解するということができる。
これらの記載を踏まえると，当業者において，本件発明１に係る冷媒化合物と潤滑剤の組合せがある程度の化学的安定性を有することは，十分に予想することができることである。したがって，本件明細書にＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＡＧとを組み合わせた場合の化学的安定性についてのシールドチューブ試験の結果が記載され，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せについても，かかる試験結果と同程度の化学的安定性があると考えられるとしても，そのことは当業者が予想することができたものであり，また，その化学的安定性の程度が予想を超える程に格別顕著なものであることを認めるに足りる証拠もない。
原告の主張について
ア原告は，冷媒化合物と潤滑剤との混和性は，実験なしに予測することができず，冷媒全般に適した「当業界慣用の潤滑剤」は存在しないし，潤滑剤には様々な種類が存在しており，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せは，「当然の考慮の対象」ではなかったと主張する（前記第３の２）。
しかしながら，本件優先日の当時の公知文献の記載や技術常識を踏まえると，様々な種類の潤滑剤のうち，ＰＯＥがＨＦＣ系の冷媒に対して一般的に用いられていたということができること，冷媒全般に適した「当業界慣用の潤滑剤」の存否はともかく，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの相溶性を予測した上で，かかる組合せを選択することができると認められることは，いずれも前記のとおりである。
なお，原告が取消事由３において指摘するフルオロオレフィンの反応性や毒性への懸念は，上記のような相溶性についての予測それ自体を妨げるものではない。


イ原告は，引用例１に本件発明１への示唆があるとはいえないと主張するしかしながら，引用例１に係る発明の特許出願時ではなく本件優先日の当時における公知文献の記載や技術常識を踏まえると，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの相溶性を予測した上で，かかる組合せを選択することがなお，原告は，引用例１の実施例１において示された冷媒の能力の値に誤りがあるとも指摘する。しかし，仮に，本件優先日当時，原告が提出するシミュレーション（甲２４）と同様のシミュレーションを行い，実施例１の冷媒化合物の能力の値がその記載されたものよりも低いとの結果を得た当業者がいたとしても，これとは化合物の構造の異なるＨＦＯ－１２３４ｚｅを冷媒として用いた実施例２について追加の確認等を行うことなく，直ちに引用例１の記載全体の信用性を疑うものと考えることはできない。ウ原告は，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの優れた混和性は，引用例２に開示されたＨＦＯ－１３３６とＰＯＥとの混和性や，引用例３及び４に開示された幾つかのＨＦＣとエステル油との混和性から予測することができない及び）。
しかしながら，ＨＦＯ系冷媒であるという点でＨＦＯ－１２３４ｚｅと共通するＨＦＯ－１３３６や，ＨＦＯと構造上の共通性が一部認められる幾つかのＨＦＣ系冷媒と，ＰＯＥとの相溶性についての上記各文献の記載から，ＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せについて，実際に混合することなしには具体的な相溶性の程度を確認することはできないものの，同程度の相溶性があると予測することができることは前記のとおりである。
これに対し，原告は，本件発明におけるＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの混和性が，引用例２ないし４の開示する混和性と同程度であるとはいえないし，本件発明の効果が同程度である可能性が「それなりに高い」との曖昧な見込みは，容易想到性の評価根拠事実として価値が乏しいとも主張しかしながら，引用例４には，ＨＦＣ系の冷媒化合物のうちＨＦＣ－１２５及びＨＦＣ－１５２ａが，本件明細書に記載されたＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの相溶性が認められた温度条件の範囲を含む，あるいはそれと概ね重なり合う温度条件の範囲内で，同文献において試験された潤滑剤濃度（２０，５０及び８０重量％）の限りではその濃度を問わず，ＰＯＥとの相溶性を示したことが開示されている。そして，引用例４が，ＨＦＣの冷媒としての実用化の可能性を検討するため，一般的に冷媒として用いられる温度条件や濃度条件下での相溶性の試験を行ったものと考えられることを踏まえると，上記の試験結果に照らし，ＨＦＣ系の化合物と構造上の共通性があるＨＦＯ－１２３４ｚｅが，本件明細書に記載された上記温度条件の範囲内で，かつ熱移動組成物として一般的に想定される潤滑剤濃度の範囲内にある限り，ＰＯＥと相溶性を有する可能性がそれなりに高いと予測することは，当業者において十分に可能であるということができる。
なお，本件発明１ないし４が，いずれも原告の指摘するような低潤滑剤濃度におけるＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの組合せに限定されていない以上，仮に，かかる低潤滑剤濃度における両者の相溶性を，引用例２ないし４から直接に予測することが困難であったとしても，そのこと自体は，本件発明が当業者の予測を超える顕著な効果を奏することを裏付けるものではない。
以上によれば，本件明細書に開示されたＨＦＯ－１２３４ｚｅとＰＯＥとの混和性（相溶性）の程度をもって，本件発明が当業者の予測を超える顕著な効果を奏するものであると評価することはできない。エしたがって，原告の前記主張は，いずれも採用することができない。
小括
以上によれば，本件発明１は，混和性（相溶性）や化学的安定性に関して当業者の予測を超える顕著な効果を奏するとはいえないから，審決の認定判断にこの点を看過した誤りがあるということはできない。３取消事由３（不飽和化合物に関する阻害事由の看過）について
フルオロオレフィンの反応性について
原告は，当業者はフルオロオレフィンの反応性及び安定性について懸念を有しており，これを冷媒として選択することや，これと反応する可能性のある潤滑剤であるＰＯＥとの組合せを回避したはずであると主張し（前記第３の３），フルオロオレフィンの反応性に関して，次の文献の存在を指摘する。ア   “Fluorine   Chemistry:A    ComprehensiveTreatment   ”(1995)（甲２８）には，「フッ素化オレフィン」の項に，フッ素の誘導効果によって求核付加反応が促進されること，アミン類，フェノール類，アルコール類等のフッ化物イオンを含む求核剤の多数が，高度フッ素化オレフィンの炭素－炭素二重結合に付加することが記載されている（２３５頁８行目ないし１２行目）。
また，“OrganicFluorineChemistry”(1971)（甲２９）には，ＣＣｌＦ＝ＣＦ２とＣ２Ｈ５ＯＨ，あるいは（ＣＦ３）２Ｃ＝ＣＦ２とＣＨ３ＯＨ又は（ＣＨ３）２ＣＨＯＨとを反応させることが記載されている（１３３頁の（３１１）及び（３１２）の式）。
しかるに，これらの文献は，特定の構造のフルオロオレフィンと特定の構造のアルコールやエーテルを反応させる方法についての記載であり，これらの文献から，直ちに，炭素－炭素二重結合を含むＨＦＯ冷媒とＰＯＥとを含む熱移動組成物が，その反応性により安定性を有さないと当業者が認識するものということはできない。


イ“National   AeronauticsandSpace   AdministrationContractNo.NAS7-918,TechnicalSupport   PackageonNearly   AzeotropicMixturestoReplaceRefrigerant12   ”(1992)（甲３０）には，「表２Ｒ１２の代替となる可能性のある流体混合物の選択」として，飽和及び不飽和の冷媒に関する評価が記載されており，炭素－炭素不飽和結合を含むフルオロオレフィンの冷媒であるパーフルオロプロペン（Ｒ１２１６），２－フルオロプロペン（Ｒ１２６１ｙａ），１，１，１，３，３－ペンタフルオロプロペン（Ｒ１２２５ｚｃ）及び１，１，１－トリフルオロプロペン（Ｒ１２４３ｚｆ）については，いずれもコメント欄に「反応性」と，「許容（Ａ）／拒絶（Ｒ）」の欄に「Ｒ」と，それぞれ記載されている。また，“Questforalternatives”（ASHRAE   Journal１９８７年１２月号。甲３２）には，「炭素－炭素二重結合を含有するＣＦＣ化合物は，その低い安定性のため，考慮されない。」（３８頁左欄の脚注４）との記載がある。
しかし，これらの文献は，特定の構造のフルオロオレフィンや塩素を含むフルオロオレフィンを反応性があるとして冷媒の候補から除外しているものの，塩素を含まないフルオロオレフィン全体が冷媒として使用することのできないものであることを示しているわけではない。ウ   “Beyond   CFCs:Extending    theSearch    forNew    Refrigerants”（ProceedingsofASHRAE's   1989CFCTechnology   Conference(1989)。甲３１。以下「甲３１文献」という。）には，「二重結合の炭素原子を有する化合物及びアセトンに基づく化合物は，冷媒としては問題のある評価を有するものである。」「これらの化合物の安定性は，分子にフッ素を加えるにつれて減少する。」（４２頁右欄３行目ないし９行目）との記載がある。
しかし，この文献についても，炭素－炭素二重結合を有する化合物について，どの範囲まで調査ないし実験をしたのかは明らかではなく，また，炭素－炭素二重結合を有する化合物の安定性が，どの程度のフッ素を加えると冷媒として使用することができないほどに減少するのかを明らかにしているものではない。
エDonald   B.Bivensによる２０１２年１０月１５日付け陳述書（甲３３）には，ＨＦＯの反応性（及び毒性）への懸念から，ＨＦＯ類が冷媒として考慮されていなかった旨の記載がある。しかし，本件優先日後に作成された同陳述書の記載をもって，ＨＦＯを冷媒として使用することへの阻害事由があったことが直ちに裏付けられるということはできない。オむしろ，引用例１及び２は，実施例において，ＨＦＯ系の冷媒が冷凍機において使用することができることを確認しており，これらの冷媒が一般に冷媒に要求される程度の安定性を備えていることが認められるから，上記の各文献の記載内容を踏まえても，当業者にとって，フルオロオレフィンの反応性によって，熱移動組成物へのＨＦＯ－１２３４ｚｅの使用や，これとＰＯＥとの組合せを検討することが阻害されるということはできない。
カ以上によれば，原告の前記主張は，採用することができない。
フルオロオレフィンの毒性について
原告は，フルオロオレフィンの毒性への懸念は，当業者がＨＦＯ－１２３４ｚｅを冷媒として研究対象とすること，これと潤滑剤との組合せについて研究することを阻害する，と主張し（前記第３の３），フルオロオレフィンの毒性に関して，次の文献の存在を指摘する。
すなわち，特表平４－５０３０６４号公報（甲３４）には，「飽和フルオロカーボン及びフルオロハイドロカーボンの製造中に不純物として存在するオレフィン系不純物は，有毒であるかもしれないので汚染物質であるとして特に好ましくなく，ほとんどの使用のために飽和生成物中のそれらの濃度は，実際上に可能な限り低いレベルまで下げなければならない。」（２頁右下欄１０行目ないし１４行目）との記載がある。
また，甲３１文献には，「二重結合の炭素原子を有する化合物及びアセトンに基づく化合物は，冷媒としては問題のある評価を有するものである。これらの化合物は，フッ素化されていない場合は低い毒性を有するが，完全にフッ素化するとより高い毒性を有する。」「これらの種類の，部分的にフッ素化したいくつかの化合物は，低い急性毒性を有するが可燃性である。」（４２頁右欄３行目ないし１３行目）との記載がある。さらに，本件優先日後の文献である“ARIStandard700   2006StandardforSpecificationsfor   FluorocarbonRefrigerants”(2006)（甲３５）には，「５．１１．２．１揮発性不純物である不飽和化合物    飽和のフッ素化冷媒の試験試料は，５．１１．２．２に個別に記載されているものを除き，ハロゲン化された不飽和揮発性不純物を，重量で４０ｐｐｍ以上含んではならない。」（４頁１６行目ないし１８行目）との記載がある。しかしながら，これらの文献は，いずれも，飽和のフルオロカーボンに含まれる不純物ではなく，完全にフッ素化された化合物でもない，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ等のフルオロオレフィンについて，その具体的な構造のいかんにかかわらず毒性があることを示すものではない。
なお，本件優先日後に作成されたその余の文献（甲３６ないし３９）は，本件優先日当時の阻害事由を構成するものとは認められない。したがって，当業者にとって，上記各文献に記載された知見に基づき，ＨＦＯ－１２３４ｚｅを冷媒として研究対象とすること，これと潤滑剤との組合せを研究することが阻害されるということはできない。よって，原告の前記主張は，採用することができない。
小括
以上によれば，審決の認定判断に，フルオロオレフィンの反応性や毒性に対する懸念を理由とする阻害事由を看過した誤りがあるということはできない。
４結論
以上のとおりであり，原告の主張する取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部


平成２４年１２月１３日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０３３９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月９日
判                  決
原            告        Ｘ
訴訟代理人弁理士        吉永貴   大
被            告        花王株   式会社
訴訟代理人弁理士        中嶋俊   夫
同                      伊藤    健同                      中田聖   士
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８００１０８号事件について平成２３年９月１５日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「液体調味料」とする特許第４３５１６１１号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許は，平成１６年１１月１６日に出願され（特願２００４－３３２３６６号。以下「本願」という。），平成２１年７月３１日に設定登録された。原告は，平成２２年６月２５日付けで本件特許の請求項１～３に係る発明の特許につき無効審判を請求した。特許庁は，同請求を無効２０１０－８００１０８号事件（以下「本件無効審判」という。）として審理した上，平成２３年３月４日，上記請求項１～３に係る特許を無効とする審決をした。平成２３年４月１３日，被告は，当庁に同審決の取消しを求める訴えを提起し（平成２３年（行ケ）第１０１１９号），同月２２日，本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判を請求した（訂正２０１１－３９００４７号）ところ，同年６月３日，特許法１８１条２項により第１次審決を取り消す決定がされた。
差戻し後の本件無効審判の手続において，平成２３年法律第６３号（平成２４年４月１日施行）による改正前の特許法（以下「特許法」という。）１３４条の３第５項により，上記訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書及び特許請求の範囲を，同条３項の規定により援用した同法１３４条の２第１項の訂正の請求がなされたものとみなされ，同年９月１５日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）がされ，同月２３日，原告に審決謄本が送達された。
２訂正後の特許請求の範囲の記載
「【請求項１】
次の成分（Ａ）～（Ｃ）：
（Ａ）食塩７～９質量％，
（Ｂ）カリウム１～４．２質量％，
（Ｃ）コハク酸若しくはそのアルカリ金属塩を遊離のコハク酸換算で，コハク酸二ナトリウム０．０５質量％の遊離コハク酸換算量～１質量％を含有する減塩醤油類。
【請求項２】
減塩醤油類中の（Ｄ）窒素の含有量が，アスパラギン酸及びグルタミン酸により１．６質量％以上としたものである請求項１記載の減塩醤油類。
【請求項３】
減塩醤油類中にアスパラギン酸を１～３質量％，グルタミン酸を１～２質量％含有し，かつアスパラギン酸／（Ｂ）カリウム≧０．２５（質量比）である請求項１又は２記載の減塩醤油類。」（以下，順に「本件特許発明１」～「本件特許発明３」といい，訂正後の明細書を「本件明細書」という。）
３審決の理由
別添審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。(1)無効理由１（サポート要件及び実施可能要件違反）について本件特許の請求項１について，食塩濃度，コハク酸若しくはそのアルカリ金属塩の濃度範囲に関し，発明の詳細な説明に記載されていない，あるいは当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとまではいえない。また，請求項２，３についても発明の詳細な説明に記載されていない，あるいは当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとまではいえない。したがって，本件特許発明１～３の構成要件（食塩，カリウム，コハク酸若しくはそのアルカリ金属塩）の組合せについて，特許法３６条６項１号及び同条４項１号の要件を満たしていないとはいえない。
(2)無効理由２（明確性違反）について
本件特許の請求項１に係る発明において，食塩が任意成分であると解する余地はなく，発明の範囲が不明確になるような用語の多義性の問題はないから，本件特許の請求項１は，特許法３６条６項２号の要件を満たしていないとはいえず，請求項１を引用する請求項２，３も同様である。
(3)無効理由３（進歩性違反）について
本件特許発明１は，特開２００２－３４５４３０号公報（甲１），特開２００４－２７５０９７号公報（甲２），特開２００２－３２５５５４号公報（甲３）及び特開平１１－１８７８４１号公報（甲４）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとは認められず，本件特許発明１を引用して更に限定する本件特許発明２，３についても同様である。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
本件審決は，無効理由１について，サポート要件（特許法３６条６項１号）違反についての認定，判断を誤り（取消事由１），実施可能要件（特許法３６条４項１号）違反についての判断を誤った（取消事由２）ものであり，本件審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。
(1)取消事由１（サポート要件〔特許法３６条６項１号〕違反についての認定，判断の誤り）
ア本件特許発明１の課題の誤認


(ｱ)本件審決は，本件明細書の【０００１】，【０００６】，【００１０】を引用して，本件特許発明１の課題を，「少なくとも，食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を得ること」（審決８頁１９行～２０行）と認定したが，誤りである。(ｲ)発明の課題を認定するに際し，【発明が解決しようとする課題】の欄のみを形式的に解釈し発明の課題を認定することは妥当ではなく，発明の詳細な説明の記載全体から把握する必要がある。本件明細書の発明の詳細な説明の，「本発明者は，食塩含有量を９質量％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討してきた結果，食塩含有量を９質量％以下と低くし，かつカリウムを０．５～４．２質量％とした系で，特定の風味改良成分を含有させることにより，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られることを見出した」（【０００８】），「（６）評価方法／得られた液体調味料について，……塩味及び苦味を官能評価した。また，醤油としての風味の好ましさを総合評価として行った」（【００３９】。「／」は改行を示す。）等，発明の詳細な説明の記載全体を総合的に判断すれば，本件特許発明１の課題は，「食塩濃度が低いにもかかわらず塩味があり，かつ，苦み及び異味がない減塩醤油類を提供すること」であることは明らかである。また，被告が提出した審判事件答弁書（甲８），訂正意見書（甲１０）及び口頭審理陳述要領書（甲１２）の記載からも，本件特許発明１の課題が上記のものであると理解できる。そして，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号・同年１１月１１日判決）。したがって，本件特許発明の課題を認定する際に，塩味の評価，苦みの評価及び総合評価（しょうゆとしての風味の好ましさ）の中から，塩味の評価のみを抽出してそれを本件特許発明の課題とすることは上記サポート要件の判断基準に鑑みれば適切ではなく，複数の課題が存在する中で，任意のひとつの課題のみ解決していれば，仮に他の課題が解決しているといないとを問わず本件特許発明の課題を解決したものとみなすこともできない。
イ塩味の推定の誤認
(ｱ)本件審決は，本件発明１の減塩醤油類の塩味について，「食塩濃度７質量％とは，実際に実施例で実証されている７．５質量％の９３％程度の食塩濃度であり，食塩濃度７質量％はそれ自体相当程度の塩味を呈すると考えられるところ，食塩濃度７．５質量％の際に達成されていた「食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類」を得る点は，食塩濃度が７質量％になっても消失するとは考えにくく，……当該課題については，食塩濃度が７質量％であっても，本来の食塩濃度に比して強い塩味が達成されていると考えるのが自然である」（審決９頁７行～１４行）と判断したが，本願の出願時の技術常識に照らしても推定不可能であるばかりか，むしろ塩味の増強は達成されないと考えるのが妥当である。(ｲ)本件明細書の表１（別紙【表１】参照）における試験品１－１及び同１－２の比較より，塩化カリウムを添加することで減塩醤油の塩味が増強されるといえ，また，試験品１－２及び同１－３と，試験品１－６，同１－７及び同１－１１の比較より，コハク酸二ナトリウムの添加による塩味の増強の程度は，カリウムに比べて極めて小さいといえる。このような前提の下で，食塩，カリウム，遊離コハク酸の含有量が本件特許発明１に規定された数値の下限値である減塩醤油（試験品Ｘ）を想定した場合，この減塩醤油のカリウム濃度は試験品１－２，同１－３，同１－６及び同１－７の４３％（５７％減）で，食塩濃度は９０％（１０％減）であるため，この減塩醤油の塩味は大きく減少する可能性が高い。被告が別事件（当庁平成２３年（行ケ）第１０２５４号）で提出した試験結果報告書（甲２１）には，食塩が７質量％の場合，塩味が弱いことが示されており，この結果から，本件特許発明１においても，食塩７質量％でカリウム１質量％の場合，所期の塩味を有していないことが強く推測できる。本件審決は，減塩醤油に含まれるカリウムが塩味に与える影響を考慮せず，単に食塩濃度のみに着目し，その結果，食塩濃度が７質量％の場合の塩味の程度を誤って推定しているので，その判断には誤りがある。被告は，甲２１の結果が本件特許発明１の効果を推測する材料にならない旨を主張するが，甲２１の発明と本件特許発明１は，共にカリウムを含有する減塩醤油であって，背景技術や課題，塩味に寄与する成分が共通するので，両者のデータを比較することは可能である。ｳ)被告は，試験結果報告書２（乙３）を提出するが，出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，サポート要件に適合させることは特許制度の趣旨に反し許されず，後から実験データを提出しなければサポート要件を満たしているか否かを判断することができない程度の特許請求の範囲の記載は，そもそもサポート要件を満たしているとはいえない。したがって，乙３は訂正後の特許請求の範囲の記載不備を解消するものにはならない。また，塩味についての課題は，通常の醤油を絶対的な基準としてこれに近い塩味を得ることであり，本来の食塩濃度に比して相対的に塩味が強い減塩醤油を得ることではないので，食塩濃度７質量％どうしで塩味を比較した乙３の結果は，本件発明における塩味についての課題が解決されたことを立証するものではない。さらに，乙３の試験品と本件明細書で実施例として記載された試験品との塩味の比較が行われてないので，乙３で示されたデータは，サポート要件を満たしているか否かについての判断材料を提供するものでも，明細書の一部を構成するものでもない。ウコハク酸濃度範囲における塩味の検証についての誤認(ｱ)本件審決は，発明の詳細な説明に記載された試験品１－８は，減塩醤油類として優れたものであるとはいえないといいながら，発明の詳細な説明では，本件発明１に記載のコハク酸濃度範囲の全部分において，塩味が得られるかの検証が実際に行われていると認定した（審決９頁２０行～９頁末行）。しかしながら，実施例における減塩醤油の評価方法が，塩味と風味の総合評価であるにもかかわらず，本件審決が，風味を無視し，塩味のみを抽出して評価し，判断しているのは明らかに失当である。


また，実施例で検討されたコハク酸の濃度は，コハク酸二ナトリウムの添加量で０．０５～０．２０質量％（遊離コハク酸換算で０．０４～０．１５質量％）の範囲のみであり，遊離コハク酸換算で０．１５～１質量％までの広い範囲で実施例によるサポートが存在せず，良好な塩味が得られるか否かは不明である。そして，コハク酸の濃度が高い場合は，試験品１－８のように味のバランスが崩れるおそれがあるので，上記実施例によるサポートが存在しない数値範囲で良好な塩味が得られ，かつ，醤油として好ましい風味が得られるか否かを推認することも不可能である。したがって，本件審決の上記認定は，コハク酸の濃度範囲における塩味の検証を誤ったものであり，その判断には誤りがある。
(ｲ)被告は，試験結果報告書（乙１）を提出し，遊離コハク酸濃度が約０．６質量％及び約１質量％の減塩醤油は，強い塩味を有するものであることが確認されたと主張する。しかし，乙１の結果では，試験品Ｂと同Ｃとの間で遊離コハク酸添加量が増加しても，試験品の塩味が強いと評価した人数は変化しておらず，遊離コハク酸量の増加と塩味の増加との相関関係が不明なので，カリウムや食塩が本件特許発明１で規定された数値の下限値（カリウム１質量％，食塩７質量％）になった場合に，これと同様の結果が得られることを保証するものではない。乙１の結果から，本件特許発明１の数値範囲全てにおいて同様の効果を推認することは不可能である。なお，出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，サポート要件に適合させることが許されない点は前記イ(ｳ)で述べたとおりである。
エ以上のことは，請求項１を引用する本件特許発明２，３についても同様である。
(2)取消事由２（実施可能要件〔特許法３６条４項１号〕違反）ア実施可能要件を満たすためには，一般的な減塩醤油の製造方法が発明の詳細な説明に記載されていれば足りるものではなく，食塩濃度が低いにもかかわらず塩味があり，かつ，苦み及び異味がないという本件特許発明１の減塩醤油類を，当業者が実施できる程度に記載されている必要がある。
しかし，上述のように，当業者が発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識をもってしても，本件特許発明１の課題を解決することができる減塩醤油を製造することができない蓋然性が高く，そのため，当業者は当該発明の課題を解決し得る配合について過度の実験を強いられることになる。
したがって，本件特許発明１は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていない。
イ以上のことは，請求項１を引用する本件特許発明２，３についても同様である。
２被告の反論
(1)取消事由１（サポート要件〔特許法３６条６項１号〕違反についての認定，判断の誤り）に対し
ア本件特許発明１の課題の誤認につき
(ｱ)本件特許発明１の課題は，本件明細書の発明の詳細な説明の【発明が解決しようとする課題】欄の「これら従来の減塩された食品の風味を改良する取り組みは，それぞれ一定の効果を上げているが，未だ十分とはいえない。特に食塩含有量の低下と塩味の両立という点で十分とはいえない。本発明の目的は，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある，液体調味料を提供することにある」（【０００６】）との記載から，「食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある，減塩醤油類を提供すること」なので，本件審決の課題の認定に誤りはない。
(ｲ)原告が指摘する発明の詳細な説明の記載は，「課題を解決するための手段」，「発明の効果」，「発明を実施するための最良の形態」及び「実施例」の欄に記載されたものであるところ，これらの欄は，課題を記載するための欄ではないので，原告が指摘する記載に基づいて本件特許発明１の課題を特定しようとすること自体失当である。
また，原告が引用する甲８，甲１０及び甲１２における記述は，サポート要件だけでなく，進歩性に関する主張をする目的で，本件特許発明１の特徴を述べたものであり，発明の課題だけでなく効果も併せて述べているものであって，かかる記載を引用して本件特許発明１の課題を特定しようとすることは失当であるし，発明の課題は，出願経過により変化するものではなく，出願と同時に定まっているものなので，出願経過の資料である甲８，甲１０，甲１２などを引用した主張はそもそも失当である。   塩味の推定の誤認につき
(ｱ)本件特許発明１の実施品（試験品１－５～同１－７）と，対照品（試験品１－１）の比較によって，本件発明が塩味増強効果を有していることは発明の詳細な説明に明確に示されている。原告が試験品１－２及び同１－３と試験品１－６及び同１－７を比較すること自体が誤りである。


(ｲ)原告は，コハク酸の添加による塩味の増強の程度は，カリウムに比べて極めて小さい旨を述べるが，発明の各構成要素は有機的一体的に結合し，全体として一つの技術的思想を形成するものであり，各構成要素と塩味増強効果の相関関係や，各構成要素が有する塩味増強効果への寄与の大小を問題とする必要はない。(ｳ)原告は，試験品Ｘ（食塩７質量％）と試験品１－２等（食塩７．８質量％）の対比に基づく主張を行っているが，塩味の増強効果を評価する場合，同一の食塩濃度において塩味が増強されたかを評価するのが当然であり，原告による比較は意味がない。カリウム濃度０．７８質量％の試験品１－１０とカリウム濃度１．３０質量％の試験品１－１１で，それぞれ，１５人及び１７人が塩味が増強したと評価しているので，カリウム濃度がこれらの中間である１質量％の場合に塩味が増強することは明らかである。また，試験品１－１１（食塩７．９質量％）と試験品Ｘ（食塩７質量％）とを対比すると，試験品Ｘの食塩濃度は試験品１－１１の食塩濃度の８９％なので，食塩７質量％の試験品Ｘにおいて，食塩７．９質量％の際に達成されていた塩味の増強効果が消失するとは考えられない。また，食塩濃度が７質量％の減塩醤油について，カリウムの添加によってカリウム濃度を１質量％，２質量％及び４．２質量％に変化させた場合，カリウムを添加しない食塩７質量％の減塩醤油と比較して，塩味増強効果があることが確認された（乙３）。このように，食塩濃度７質量％，カリウム濃度１質量％においても，本件特許発明１は，十分な塩味を有しており，原告の主張は失当である。原告が推測の根拠とする甲２１は，コハク酸が添加されていない醤油であって，評価方法も異なるので，本件発明の効果を推測する材料にはならない。ウコハク酸濃度範囲における塩味の検証についての誤認につき(ｱ)原告は，実施例における減塩醤油の評価方法が，塩味と風味の総合評価であるにもかかわらず，本件審決が，風味を無視し，塩味のみを抽出して評価し，判断しているのは失当であると主張するが，本件特許発明１の課題は，食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を得ることなので，原告の上記主張は失当である。
(ｲ)原告は，実施例で検討されたコハク酸の濃度は，遊離コハク酸換算で０．１５～１質量％までの広い範囲で実施例によるサポートが存在せず，良好な塩味が得られるか否かは不明であり，コハク酸の濃度が高い場合は，試験品１－８のように味のバランスが崩れるおそれがあるので，上記実施例によるサポートが存在しない数値範囲で良好な塩味が得られ，かつ，醤油として好ましい風味が得られるか否かを推認することも不可能であると主張する。
しかし，コハク酸含有量の下限であるコハク酸二ナトリウム０．０５質量％（遊離コハク酸濃度で０．０４％）を含有する減塩醤油が強い塩味を有することは試験品１－５に示されている。また，コハク酸含有量の上限である遊離コハク酸換算で１質量％の場合については，試験品１－７（遊離コハク酸換算で０．１４質量％）及び同１－８（遊離コハク酸換算で１．４質量％）が同等の強い塩味を有しているので，両者の間にある遊離コハク酸濃度１質量％の減塩醤油も同等の塩味を有することは明かである。さらに，本願明細書の表２（別紙【表２】参照）には，試験品２－８（遊離コハク酸換算で０．７質量％）が，試験品２－１（コハク酸：０質量％）に比べて塩味が増強されたことが記載されている。
したがって，本件特許発明１の減塩醤油が，遊離コハク酸濃度０．０４％～１質量％の全範囲で十分な塩味が得られることは，発明の詳細な説明において実際に検証されているに等しい。なお，試験品１－７と同１－８の間に相当する，遊離コハク酸濃度が０．１５超～１質量％の減塩醤油が十分な塩味を有するか試験した（乙１）ところ，遊離コハク酸濃度が約０．６質量％及び遊離コハク酸濃度が約１質量％の減塩醤油は，共に強い塩味を有するものであることが確認された。よって，本件審決が，発明の詳細な説明の記載に基づき，請求項１に記載のコハク酸濃度範囲の全部分において，塩味が得られるかの検証が実際に行われていると認められると認定した点に誤りはない。
(2)取消事由２（実施可能要件〔特許法３６条４項１号〕違反についての判断の誤り）に対し
本件特許発明１に係る減塩醤油の食塩濃度，カリウム濃度及びコハク酸若しくはそのアルカリ金属塩の濃度の範囲は，発明の詳細な説明に記載されており，また，これらの濃度範囲を有する減塩醤油の製造方法及び使用方法についても記載されているので，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が本件特許発明１～３を実施可能な程度に明確かつ十分に記載されており，実施可能要件違反に該当する事由は存しない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（サポート要件〔特許法３６条６項１号〕違反についての認定，判断の誤り）について
(1)本件特許発明１の課題の誤認につき
ア本件明細書には，以下の記載がある（甲１４）。
(ｱ)【技術分野】
【０００１】
本発明は，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある液体調味料に関する。
(ｲ)【背景技術】
【０００２】
醤油に代表される液体調味料は，日本料理だけでなく，各種の料理になくてはならない調味料として広く使用されている。一方，食塩の過多な摂取は，腎臓病，心臓病，高血圧症に悪影響を及ぼすことから，あらゆる飲食品が低食塩化されており，代表的なものとして減塩醤油が挙げられる。そして，減塩醤油は食塩含有量が９w/w％（判決注：質量パーセント）以下と定められている。
【０００３】
このように食塩の摂取量を制限するには減塩された液体調味料の使用が望ましい。しかし，減塩された液体調味料は，食塩含有量が低いことから，いわゆる塩味が十分感じられず，味がもの足りないと感じる人が多い。そのため食塩の摂取量制限が勧められている割には，減塩された液体調味料は普及しておらず，減塩醤油は使用量が増加していない。
【０００４】
液体調味料の味のもの足りなさを改良する手段としては，様々な取り組みがなされている。例えば，減塩醤油においては，食塩代替物として塩化カリウムを使用する方法があるが（特許文献１及び２），同時に使用するクエン酸塩の味の影響や，糖アルコールにより塩味もマスキングされてしまうという問題点がある。……
(ｳ)【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
これら従来の減塩された食品の風味を改良する取り組みは，それぞれ一定の効果を上げているが，未だ十分とはいえない。特に食塩含有量の低下と塩味の両立という点で十分とはいえない。
本発明の目的は，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある，液体調味料を提供することにある。
【０００７】


なお，本願における「減塩醤油類」とは，製品１００ｇ中のナトリウム量が３５５０ｍｇ（食塩として９ｇ）以下の「しょうゆ」，および「しょうゆ加工品」をいい，
……
(ｴ)【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者は，食塩含有量を９質量％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討してきた結果，食塩含有量を９質量％以下と低くし，かつカリウムを０．５～４．２質量％とした系で，特定の風味改良成分を含有させることにより，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られることを見出した。
【０００９】
すなわち，本発明は，次の成分（Ａ）～（Ｃ）：
（Ａ）食塩９質量％以下，
（Ｂ）カリウム０．５～４．２質量％，
（Ｃ）価数が２以下の有機酸又はその塩，リン酸のアルカリ金属塩，無機炭酸塩，無機アンモニウム塩，澱粉分解物，蛋白分解物，甘味料，植物抽出エキス及び多糖類から選択される１種又は２種以上の物質を含有する液体調味料を提供するものである。
(ｵ)【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば，食塩含有量が９質量％以下であるにもかかわらず，塩味を十分に感じることのできる液体調味料が得られる。
イ(ｱ)他方，従来技術について，本願の出願前に頒布された刊行物には，以下の記載がある。
ａ甲１（特開２００２－３４５４３０号公報）
飲食品の美味しさを損なうことなく食塩，特にナトリウムの摂取量を減少させる方法は，一般に減塩方法と呼ばれている。減塩方法としては，それ自身が食塩味を呈する物質（以下，食塩代替物質という）を使用する方法……等が知られている。食塩代替物質としては，例えばカリウム塩，……等が知られている。（【０００５】，【０００６】）
ｂ甲２（特開２００４－２７５０９７号公報）
従来の食塩代替物質……を使用した減塩方法は，特に得られる飲食品の風味の点で十分に満足できるものではなかった。例えば，塩化カリウム…は独特の苦味を有しており，……飲食品に塩味だけでなく，好ましくない風味までも付与してしまうという問題があった。（【００１０】）
ｃ甲３（特開２００２－３２５５５４号公報）
塩化ナトリウム含量の低減化による塩味の低減を改善する方法として，塩化ナトリウムの一部を塩化カリウムに置き換えた液体調味料が提案されている。しかしながら，塩化カリウムは独特な異味を呈することが知られており，それ故，塩化カリウムの異味を消去すべく種々の添加物の使用が検討されているが……，満足できるものではなく，普及するには至っていない。（【０００５】）
ｄ甲４（特開平１１－１８７８４１号公報）
一方，食卓で調味料として用いられる食卓塩については，塩化カリウムを主体とした代替塩がみられるが，塩化カリウムは特有の刺激味，えぐ味，苦味，不快味を有するために，食塩代替品としては満足すべきものでなく，特に食卓塩のようにそのまま料理にかけたり，つけたりするものでは一層塩化カリウムの刺激味，えぐ味，苦味，不快味が目立つことになる。（【０００２】）
(ｲ)これら本願の出願前に頒布された刊行物の記載から，食品の減塩化において，塩化カリウムが食塩（塩化ナトリウム）の塩味を代替する成分であること，しかし，塩化カリウムを食塩の塩味を代替する成分として使用した場合には苦味に代表される不快な味を有することは，本願の出願時における当業者の技術常識であったと認められる。
ウ本件明細書の上記アの記載によれば，食塩の過多な摂取は高血圧症等に悪影響を及ぼすことから，減塩醤油を始めとする減塩された液体調味料の使用が望まれているが，例えば，食塩含有量が９w/w％以下と定められている減塩醤油は食塩含有量が低いので，これを使用した場合，いわゆる塩味が十分感じられず，味がもの足りないと感じる人が多く，その使用量は増加していないという問題があったという背景技術の下，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある液体調味料を提供するという目的で，食塩含有量を９質量％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討した結果，食塩９質量％以下とし，かつカリウムを０．５～４．２質量％とした系で，特定の風味改善成分を含有させることによって，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られることを見いだし，その発明を特許出願したものであると認められる。したがって，本件特許発明１は，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を提供するという目的で，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られるというものであるから，食塩を９質量％以下に低下させた場合であっても，通常の醤油に近い塩味を感じる減塩醤油を提供することが解決しようとする課題の１つとするものである。
しかしながら，上記イで述べたように，塩化カリウムを食塩の塩味を代替する成分として使用した場合に苦味に代表される不快な味を有することは，本件特許の出願時における当業者の技術常識であったのであるから，当業者であれば，カリウムを食塩の塩味の代替成分として使用する本件特許発明１においても，カリウムによる苦味等の不快な味を低減するという課題が存在することを認識するものと認められる。本件明細書の発明の詳細な説明に，「カリウムは塩味があり，かつ異味が少ない点から塩化カリウムであることが好ましい」（【００１２】），「この結果，種々の風味改良剤の添加により，塩味が増強し，カリウムの苦味が抑制され，好ましい風味となった」（【００４４】）と記載されており，また，実施例に記載の２点識別試験法では，塩味と苦味の両者について官能評価していることからも，本件特許発明１の減塩醤油では，通常の醤油に近い塩味を感じさせる点と，カリウムの配合による苦味等の不快な味を低減する点が，共に解決すべき課題であると理解できる。したがって，本件特許発明１の課題を，「少なくとも，食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を得ること」（審決８頁１９行～２０行）とした本件審決の認定は，カリウムの配合による苦味等の不快な味を低減するとの課題を看過した点に誤りがあるというべきである。
エしかしながら，本件特許発明１は，上記２つの課題をいずれも解決していると認められるから，この誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。その理由は，以下のとおりである。
(ｱ)塩味について


本件明細書の発明の詳細な説明に記載された実施例では，減塩醤油の塩味を，減塩醤油Ａ又は減塩醤油Ｂを対照としてパネラー２０名による２点識別試験法で官能評価している（【００３９】）。しかし，減塩醤油Ａ及び減塩醤油Ｂは，塩化カリウム，風味改良剤，L-アスパラギン酸ナトリウム及びL-グルタミン酸ナトリウムを添加しない従来品の減塩醤油であるところ（【００３４】），従来品の減塩醤油は，食塩含有量が低いので塩味が十分感じられないというものであることから，従来品の減塩醤油と比較して試験品の方が塩味を強く感じるとしても，これが醤油として十分な塩味を有しており，本件特許発明１における塩味についての課題が解決されているか否かは不明である。したがって，表１及び表２に記載された，「対照と比べて試験品の方が塩味が強いとしたパネル（人）」は，本件発明における塩味についての課題が解決されているか否かを判断するデータとして直接使用することはできない。しかし，実施例では，「醤油としての風味の好ましさ」を総合評価として５段階で評価しているところ，塩味については，評価が３では「良好な塩味を持ち」，評価が４，５では「非常に好ましい塩味を持ち」との評価であることから，評価が３以上の場合，試験品の塩味は，醤油として良好であると評価することができる。したがって，本件特許発明１における塩味の評価は，「醤油としての風味の好ましさ」についての総合評価の数値で判断することができる。
(ｲ)苦味に代表される不快な味について
実施例に記載の，「醤油としての風味の好ましさ」の判断基準は，「５：……味の調和に優れている」，「４：……味の調和がとれている」，「３：……味の調和がとれている」，「２：味の調和に若干欠ける」，「１：味の調和に欠け，苦味や異味を感じる」とあるので（【００４０】），苦味に代表される不快な味についても，「醤油としての風味の好ましさ」として５段階で評価を行ったと認められる。そして，この評価が３～５の場合に，試験品は苦味に代表される不快な味を呈さず，本件特許発明１の課題が解決されているものと評価することができる。(ｳ)上記を前提に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載について検討する。ａ本件明細書の表１の試験品１－９～同１－１７は，食塩含有量が８．１１質量％（表中の試験品１－１のナトリウム含有量の数値より換算）である減塩醤油Ａに，コハク酸二ナトリウムを０．０５質量％添加した系において，塩化カリウムを０～８質量％の範囲で添加した（カリウム含有量は０．２５～４．４３質量％で変化）ものである。その結果，減塩醤油中に塩化カリウムを１～７質量％の範囲で添加した（カリウム含有量は０．７８～３．９１質量％で変化）場合に，総合評価が３又は４であったことが示されている。
この結果より，食塩を８．１１質量％，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．０５質量％の遊離コハク酸換算量を含有する減塩醤油では，カリウムが０．７８ないし３．９１質量％の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるものと理解できる。ｂ乙３の表２の試験品Ｄ～Ｉは，食塩含有量が７．０４質量％（表中のナトリウム含有量の数値より換算）である対照品②の減塩醤油に，塩化カリウムを１．６３，３．５６又は７．６５質量％添加し（カリウム含有量は１．０１，２．０２，４．１６質量％と変化），それぞれの場合において，コハク酸二ナトリウムを添加しないか，０．１０質量％（遊離のコハク酸換算で０．０７質量％）を添加したものである。その結果，減塩醤油中にコハク酸二ナトリウムを０．１０質量％添加した場合に，総合評価が３又は４であったことが示されている。この結果より，食塩を７．０４質量％，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．１０質量％（遊離のコハク酸換算で０．０７質量％）含有する減塩醤油では，カリウムが１．０１ないし４．１６質量％の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるものと理解できる。
ｃ本件明細書の表１の試験品１－２～同１－８は，食塩含有量が７．７８～７．６３質量％（表中のナトリウム含有量の数値より換算）で，カリウム含有量が２．３４質量％の減塩醤油に，コハク酸二ナトリウムを０ないし２質量％の範囲で添加したものである。その結果，減塩醤油中にコハク酸二ナトリウムを０．００５～０．２質量％の範囲で添加した場合に，総合評価が３又は４であったことが示されている。
また，乙１の表２の試験品Ａ～同Ｃは，食塩含有量が７．７８～７．８３質量％（表中のナトリウム含有量の数値より換算）で，カリウム含有量が２．３４質量％の減塩醤油に，コハク酸二ナトリウムを０～１．３０質量％の範囲で添加したものである。その結果，減塩醤油中にコハク酸二ナトリウムを０．８０又は１．３０質量％を添加した場合に，総合評価が３であったことが示されている。上記試験品は，いずれも食塩含有量がほぼ等しく，また，カリウム含有量が等しい減塩醤油であることから，これらの総合評価の結果を総合すると，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．００５～１．３０質量％の遊離コハク酸換算量（遊離のコハク酸換算で０．００３６～０．９３質量％）の場合に，本件発明の課題が解決できるものと理解できる。
ｄ前記ａのとおり，食塩の含有量８．１１質量％では，カリウムが０．７８～３．９１質量％と，特許請求の範囲において特定される範囲のほぼ全域で本件発明の課題が解決でき，また，食塩の含有量が特許請求の範囲で特定される範囲の下限付近とした場合にも，乙３に示される試験結果より，コハク酸を配合することによって，本件特許発明１の課題が解決できるということができる。一方，食塩の含有量を８．１１質量％よりも増加させた場合には，塩味が増加するので，塩味についての問題が生じるとは考えられず，また，カリウムの含有量は増やさないので，苦味に代表される不快な味についての問題も生じることはない。したがって，本件特許発明１の食塩及びカリウムの含有量の範囲において，その課題が解決できるものと認められる。
一方，コハク酸については，前記ｃで述べたように，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．００５～１．３０質量％の遊離コハク酸換算量（遊離のコハク酸換算で０．００３６～０．９３質量％）の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるということができる。ここに示された値は，下限値は本件特許発明１の範囲内であるし，上限値も本件特許発明１が限定する上限に近いことから，本件特許発明１は，コハク酸含有量の全ての範囲において，減塩醤油の塩味についての課題を解決できるものと認められる。
以上に述べたとおりであるから，本件特許発明１は，その全ての範囲において，減塩醤油についての本件特許発明１が有する課題を解決できるものと認められる。
オ被告が提出した試験結果報告書について


(ｱ)原告は，出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，明細書のサポート要件に適合させることは許されない旨を主張し，また，後から実験データを提出しなければサポート要件を満たしているか否かを判断することができない程度の特許請求の範囲の記載は，そもそもサポート要件を満たしているとはいえないと主張するので，以下に検討する。
ａ乙１について
乙１に示されたデータは，本件特許発明１が特定するコハク酸の添加量の上限値（遊離のコハク酸換算で１質量％）付近の結果を補足するもの（遊離のコハク酸換算で０．９３質量％，コハク酸二ナトリウムとして１．３０質量％のもの）である。ところで，本件明細書の表１によれば，試験品１－５～同１－８（カリウム含有量は２．３４質量％と一定で，コハク酸二ナトリウムは０．０５～２．０質量％と変化）についての，塩化カリウム及びコハク酸二ナトリウムが添加されていない減塩醤油Ａ（試験品１－１）を対照とした２点識別試験法による塩味の評価は，対照と比べて試験品の方が塩味が強いとした人数が，いずれの試験品も２０人中１８人であったことが示されている。この結果から，減塩醤油にカリウムが配合されている場合には塩味の増強が認められ，コハク酸の添加量の相違による塩味の増強の程度は，カリウムに比べて極めて小さいと理解できる。また，これら試験品についての苦味に関する２点識別試験法の結果も，対照と比べて試験品の方が苦味が強いとした人数が２０人中９又は１０人であったこと示されている。この結果から，減塩醤油に添加されたカリウムの苦味の影響は，コハク酸を添加することにより相当程度解消され，その程度は本件特許発明１で特定されたコハク酸の添加量にほとんど影響されないと理解できる。
このように，本件明細書の発明の詳細な説明には，食塩含有量の低減にもかかわらず塩味のある液体調味料を提供でき，かつ，本件特許発明１で特定された含有量のコハク酸を添加することにより，添加カリウムの苦味の影響を改善するという本件特許発明１の課題が解決できると認識できる記載があることから，乙１に示された結果は，発明の詳細な説明の記載を裏付けるものであって，原告主張のように発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものではない。よって，原告の主張は失当である。
ｂ乙３について
乙３に示されたデータは，上記のとおり，本件特許発明１が特定する食塩の添加量の下限値（７質量％）付近の結果を補足するものである。本件明細書の発明の詳細な説明には，「本発明者は，食塩含有量を９質量％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討してきた結果，食塩含有量を９質量％以下と低くし，かつカリウムを０．５～４．２質量％とした系で，特定の風味改良成分を含有させることにより，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られることを見出した」（【０００８】）と記載されているところ，カリウムが食塩の塩味を代替する成分であるという技術常識を参酌すれば，当業者は上記記載を理解するものと認められる。すなわち，発明の詳細な説明には，本件特許発明１が特定する食塩の添加量の下限値付近であっても，カリウム及び特定の風味改良成分であるコハク酸を配合することにより，本件特許発明１の課題が解決できると認識できる記載があることから，乙３に示された結果は，発明の詳細な説明の記載を裏付けるものであって（当業者が予測できるような効果を確認するものといえる。），原告主張のように発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものではない。よって，原告の主張は失当である。
(ｲ)原告は，塩味についての課題は，通常の醤油を絶対的な基準としてこれに近い塩味を得ることであり，本来の食塩濃度に比して相対的に塩味が強い減塩醤油を得ることではないので，食塩濃度７％どうしで塩味を比較した乙３の結果は，本件発明における塩味についての課題が解決されたことを立証するものではないと主張する。
しかし，本件発明が塩味についての課題が解決されるということができるのは，同じ食塩含有量のものを官能評価した２点識別試験法ではなく，醤油としての風味の好ましさについての総合評価の結果であり，前記エ(ｳ)ｂにおいても，この総合評価の結果を基にサポート要件について判断しているので，原告の主張を採用することはできない。
(ｳ)原告は，特許第４３４０５８１号に係る特許公報（甲２２）を提出し，そこに記載された比較例６及び同３とを比較して，乙１及び乙３の試験結果を批判するが，甲２２に記載された減塩醤油は，濃縮及び脱塩により窒素濃度を通常の減塩醤油より高めた，窒素濃度が１．９w/v％以上で，かつ窒素／カリウムの重量比も０．４４～１．６２と特定されている醤油であり，本件特許発明１とは異なる技術によるものであるから，両者を比較することはできない。
(2)塩味の推定の誤認につき
原告は，被告が別件訴訟で提出した試験結果報告書（甲２１）の結果も参酌すると，食塩，カリウム，遊離コハク酸の含有量が本件発明１に規定された数値の下限値である減塩醤油（試験品Ｘ）を想定した場合，この減塩醤油の塩味は大きく減少する可能性が高いと主張する。
しかし，甲２１で試験した醤油は，コハク酸が添加されていない醤油であり，その評価方法も異なるから，本件特許発明１の塩味を推認する根拠とはならない。本件特許発明１において，食塩，カリウム，コハク酸の含有量が規定された数値の下限値付近のものであっても，塩味についての課題が解決できるということができることは，上記(1)のとおりであり，原告の主張を採用することはできない。(3)コハク酸濃度範囲における塩味の検証についての誤認につきア原告は，本件審決がコハク酸の濃度範囲についてのサポート要件の検討で，風味の評価を無視し塩味の評価のみを抽出して判断しているのは明らかに失当である旨を主張する。しかし，風味の評価を勘案しても，本件特許発明１で特定されるコハク酸の濃度範囲で本件発明１がサポート要件を満たすということができる点は，前記(1)のとおりであり，原告の主張を採用することはできない。イ原告は，発明の詳細な説明には，遊離コハク酸換算で０．１５％を超える濃度から１％までの広い範囲で実施例によるサポートが存在せず，良好な塩味が得られるか否かは不明であるところ，試験品１－８で，コハク酸濃度が２％と高い場合は，「味のバランスがくずれる」とのコメントがあるので，実施例によるサポートが存在しない範囲で，良好な塩味が得られ，かつ，醤油として好ましい風味が得られるか否か不明である旨を主張する。
しかし，乙１の試験品Ｃの結果より，コハク酸の濃度が本件発明における上限値付近である１．３０質量％（遊離のコハク酸換算で０．９３質量％）の場合の総合評価は３であり，この減塩醤油は味の調和がとれていると評価されているので，原告の主張を採用することはできない。
(4)本件特許発明２，３について


平成２５年３月２１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１０３９２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年３月７日
判        決
原              告      キユー   ピー株   式会社同訴訟代理人弁護士      宮      嶋              学
大      野      浩      之
髙      田      泰      彦
柏              延      之
同          弁理士      勝      沼      宏      仁
宇      梶      暁      貴
被              告                  同訴訟代理人弁護士      山      本      隆      司
井奈    波      朋      子
山      田      雄      介
永      田      玲      子
植      田      貴      之
主        文
１特許庁が無効２０１２－８９０００８号事件に
ついて平成２４年１０月４日にした審決のうち，
登録第５０２２２１９号商標の指定役務「飲食物
の提供」に係る部分を取り消す。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを１２分し，その１を被告の，その余を原告の負担とする。
事実及び理由

第１請求
特許庁が無効２０１２－８９０００８号事件について平成２４年１０月４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告の後記１の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記２の本件審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，本件審決の取消しを求める事案である。
１本件商標
本件商標（登録第５０２２２１９号）は，後記の構成からなり，平成１７年１０月２５日に登録出願され，第４３類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与」を指定役務として，平成１８年１２月１４日に登録査定を受け，平成１９年２月２日に設定登録されたものである（甲１）。
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２４年１月３１日，特許庁に対し，本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は，これを無効２０１２－８９０００８号事件として審理し，平成２４年１０月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする本件審決をし，その謄本は，同月１２日，原告に送達された。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，①本件商標は別紙目録記載の引用商標１ないし７

とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから，商標法４条１項１１号に該当しない，②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標８及び９を想起又は連想することはないから，商標法４条１項１５号に該当しない，というものである。
４取消事由
商標法４条１項１１号の該当性に係る認定・判断の誤り（取消事由１）商標法４条１項１５号の該当性に係る認定・判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（商標法４条１項１１号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
〔原告の主張〕
本件審決は，外観及び称呼の点からみれば，本件商標を「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ」「ローズオニール」の文字部分と「ＫＥＷＰＩＥ」「キューピー」の文字部分とに分離して，「ＫＥＷＰＩＥ」「キューピー」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない格別の理由は見いだせず，また，観念の点からみれば，様々の態様のキューピーが存在し，あるいは「キューピー」の語と他の語を結語した商標等が多数存在するといった取引の実情があるとして，本件商標を「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ」「ローズオニール」の文字部分と「ＫＥＷＰＩＥ」「キューピー」の文字部分とに分離し，「ＫＥＷＰＩＥ」「キューピー」の文字部分のみを抽出して観念しなければならない理由は見いだせないから，「ローズオニールキューピー」の称呼及び「ローズオニールのキューピー」の観念を生じる本件商標と，「キューピー」等の称呼及び観念を生じる各引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点についても非類似の商標であるとする。
しかしながら，ローズ・オニール氏がキューピーというキャラクターを創作したことは，一般的にはほとんど知られていない一方，「ＲＯＳＥ／ローズ」は，英語圏における一般的な女性名の１つとして，また，「バラ」を意味する英単語として，

「Ｏ’ＮＥＩＬＬ／オニール」は，英語圏における一般的なアイルランド系の名字の１つとして，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」は，日本国内において広く知られているキャラクターの名称として，また，少なくとも一定の商品及び役務について原告が使用する商標として，いずれも日本国内において広く認識されている。このように，本件商標は，いずれも日本国内において広く認識されている３語の名称を結合させたものであるから，本件商標は，称呼・観念的に「ＲＯＳＥ／ローズ」，「Ｏ’ＮＥＩＬＬ／オニール」及び「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」に分離して認識される。
また，本件商標のような冗長な商標においては，その一部のみを分離して認識されることは，審決例においても少なからずあることである。そして，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が強い印象を与え，この部分のみが分離して認識されることも少なからずあることは，後記の取引の実情を踏まえて考察すれば明らかである。


被告は，株式会社ローズオニールキューピー・インターナショナル（以下「訴外会社」という。）の代表取締役であるところ，訴外会社は，「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｅｗｐｉｅ」に係る商標権等の権利に基づき日本等において「キューピー」に係るライセンスビジネスを展開するに当たり，そのウェブショップにおいても，多数のキューピー人形及び「ローズオニール」の語が付されていない単なる「キューピー」の語を表示し，「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ」の部分よりも「Ｋｅｗｐｉｅ」の部分をはっきり目立つ態様にしたロゴを付した商品を販売するなどしているほか，キューピー人形を使用したキャンペーン等を行っている。
本件商標は，日本国内で広く知られたキャラクターを表す「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の語と，キューピーの原作者の名前である「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ／ローズオニール」の語とを結合させた商標であるところ，このような被告による「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｅｗｐｉｅ」商標

の実際の使用態様に照らすと，本件商標がキャラクターのキューピー又はキューピー人形とは無関係に使用されることが事実上あり得ず，また，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分を強調して使用されることもあるという取引の実情が存在するといえる。
このような取引の実情からすれば，本件商標が使用される場面において，取引者・需要者に対し，キャラクターのキューピー又はキューピー人形の印象を強く与え，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が強い印象を与えることが多々あることは，極めて明らかである。
様々な態様のキューピーが存在し，あるいは「キューピー」の語と他の語を結語した商標等が多数存在するなどという状況は，全く存在しないから，本件商標の指定役務の分野において，取引者・需要者が例えば「○○キューピー」と「△△キューピー」とを区別して役務の出所を識別しているといった取引の実情が存在しないことは，明らかである。
むしろ，「キューピー」又は「ＫＥＷＰＩＥ」の文字を含む商標に係る商標権を食品関連商品について有しているのは，原告のみであり，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等の役務については，本件商標を含む被告が商標権者である３件の商標のほかは，いずれも原告が商標権者である。そして，原告のキューピー関連商標の著名性は，特に，「飲食物の提供」等の役務に強く関連する食品・飲食物関連分野に強く及んでいる。
このような商標の登録状況等からみても，少なくとも食品関連商品及び飲食物の提供の分野においては，「キューピー」又は「ＫＥＷＰＩＥ」といえば，原告を指し示すことは，極めて明白である。
以上の取引の実情を踏まえると，本件商標に接した取引者・需要者に対し，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が強い印象を与え，本件商標から，「キューピー」の称呼及び観念が生じることが少なからずあることは，明らかである。現に，本件商標について行われたインターネット又は訪問面接によるアン

ケート調査の結果によれば，本件商標から原告を思い浮かべるとの回答や，本件商標から「キューピー」の語を分離観察している回答が多数にのぼる一方，「ローズオニールのキューピー」を思い浮かべるといった回答は，ほぼ皆無である。他方，引用商標１ないし７は，いずれも「キューピー」の称呼及び観念を生じるものであり，本件商標と称呼及び観念を共通にするものであって，本件商標から「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が分離して観察されることが少なくないことからすれば，引用商標１ないし７と本件商標との間の外観の相違も，実質的なものではない。
したがって，引用商標１ないし７と本件商標とは，商標法４条１項１１号の類似の商標であるというほかなく，両者を非類似の商標とした本件審決は，取消しを免れない。
〔被告の主張〕
「キューピー」及び「キューピー人形」は，米国人女流画家ローズ・オニールの創作活動により生まれた後，特にキューピー人形について，人気が世界に広まっていったのであるから，本件商標は，その構成全体をもって「ローズオニールのキューピー」という観念が想起されるものというべきであり，「ＲＯＳＥ／ローズ」，「Ｏ’ＮＥＩＬＬ／オニール」及び「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の３つの語に観念的に区切れるものではない。また，本件商標は，文字全体がまとまりよく一体的に表されているといえ，冗長とはいえず，本件商標から生じる「ローズオニールキューピー」という称呼も，よどみなく称呼し得るものである。本件商標の指定役務は，「飲食物の提供」等である一方，訴外会社のウェブサイトで販売されている商品は，飲食物等ではなく，そこに記載の表示も，本件商標ではない。しかも，上記ウェブサイトに表示されている「キューピー」の語は，単に「キューピー」という著作物の名称として表示されているのであり，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」部分をことさら強調して表示したものではない。キャンペーンの対象も，本件商標の指定役務とは関係なく，本件商標も使用さ

れていない。
原告の主張は，本件商標ではない「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’ＮｅｉｌｌＫｅｗｐｉｅ」との表示が本件商標として使用されたという誤った前提に基づくものである。また，「キューピー」との表示も，著作物の名称として表示されているだけであり，本件商標とは関係がない。したがって，キャラクターのキューピーないしキューピー人形と本件商標が関連付けて使用されているという取引の実情は存在しないし，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が強調して使用されているという取引の実情も存在しない。様々な態様のキューピーが存在し，あるいは「キューピー」の語と他の語を結語した商標等が多数存在するというべきであることは，本件審決が認定したとおりである。


本件商標に接した取引者・需要者に対し，本件商標の構成中「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が強い印象を与え，本件商標から「キューピー」の称呼及び観念が生じることが少なからずあるなどとはいえない。本件商標について行われたアンケート調査の結果は，審判で審理された事項ではなく，新証拠であるから，提出が許されず，証拠能力が認められない。上記アンケート調査の結果に証拠能力が認められるとしても，当該結果によれば，問３で本件商標が飲食店の名前として使われていた場合に「キューピー」を想起すると回答した者は約７．９％しかいない上，問４で「キューピー」を「マヨネーズ」という調味料（飲食物の提供ではない。）の出所識別機能として認識して回答した者が相当数存在する可能性を否定できない。このように，上記アンケート調査は，その実施方法に問題があり，本件商標から「キューピー」の称呼及び観念が生ずるか否かという命題を解決するものではない。したがって，上記アンケート調査の結果によれば，本件商標から「飲食物の提供」という指定役務において，「キューピー」の称呼及び観念が必ずしも生じるとはいえない。
よって，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念を異にするものであ

り，商標法４条１項１１号の類似の商標には該当せず，両者を非類似の商標とした本件審決に誤りはない。
２取消事由２（商標法４条１項１５号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
〔原告の主張〕
本件審決は，引用商標８及び９が「マヨネーズ，液状ドレッシング，ソース類缶詰，パスタソース」等の調味料を中心とする加工食品について著名性を有することを認定する一方，商標法４条１項１１号に係る判断と同様の理由で本件商標とは非類似の商標であるとして，本件商標が役務の出所について混同を生じるおそれがある商標ということはできないとする。また，本件審決は，原告の主張に対し，①引用商標８及び９の著名性が，上記加工食品以外の分野には及ばないこと，②「キューピー」の語が「キューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ」を意味する一般的な語として広く認識されている実情から，本件商標中の「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字部分は，特定の企業と結びつくものではないこと，③甲３１ないし３６では，５，６社程度の食品製造販売業者が「飲食物の提供」の業務を行っていることしか分からず，これが商取引社会における一般的実情とまではいえないこと，④「飲食物」の提供の場において引用商標８及び９が表示された調味料等が直接顧客に使用されるなどの事情が存在するとしても，本件商標は，一体不可分と認識されて「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字部分のみが独立して自他役務の識別機能を発揮するものではなく，日本において「キューピー」が相当程度普遍的・一般的キャラクターとして認知されていたことからすれば，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字が含まれている本件商標を「飲食物の提供」について使用したとしても，そのことのみをもって，本件商標に接する需要者が直ちに，引用商標８及び９又は原告を想起又は連想し，当該役務の出所について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないとした。
しかしながら，前記のとおり，本件商標からは「キューピー」との称呼及び

観念をも生じるから，同じく「キューピー」との称呼及び観念を生じる引用商標８及び９と類似する商標である。仮に，両者が商標法４条１項１１号にいう「類似する商標」とまでいえないとしても，本件商標と引用商標８及び９とは，キューピーを意味する文字又は図形を含む点で共通するから，類似性の高い商標である。本件審決も認定するとおり，引用商標８及び９は，原告の業務に係る商品「マヨネーズ，液状ドレッシング，ソース類缶詰，パスタソース」等の調味料を中心とする加工食品を表示するものとして，当該商品分野又はこれと密接に関連する分野においては，本件商標の登録出願日前には既に，我が国の需要者の間に広く認識されていたものであって，その著名性は，本件商標の登録査定日にも継続していたものと認められる。なお，引用商標８及び９の著名性は，スープ類及びベビーフードについても及んでいる。
このように，食品分野において，引用商標８及び９等の原告のキューピー関連商標が著名であることに加えて，原告の一社提供番組である「キユーピー３分クッキング」は，昭和３７年１２月に放送が開始されてから約５０年にわたり日曜日を除くほぼ毎日，日本全国で放送され続けており（日本一の長寿テレビ料理番組としてギネスブックに掲載），その平均視聴率は，４ないし６％であって，そこでは，引用商標８及び９並びにキューピー人形等が使用されている。そして，同番組は，テレビ番組における料理レシピの提供にとどまらず，紙媒体によるテキストが日本テレビ系列から年１２冊（１冊当たり１８万部），中部日本放送系列からは年４冊（１冊当たり３万１４００部。いずれも平成２１年度実績）販売されており，ウェブサイトでも多数回の閲覧を受けるなどしている。
以上によれば，「キユーピー３分クッキング」が原告の一社提供番組である飲食物（料理）のレシピに関する情報を提供するテレビ番組として極めて著名であることは，明らかであり，引用商標８及び９等の原告のキューピー関連商標が飲食物（料理）のレシピに関する情報の提供について著名であることは，明らかである。したがって，引用商標８及び９等の原告のキューピー関連商標の著名性が，少な

くとも本件商標の指定役務である「飲食物の提供」と類似の役務分野に及んでいることは，明らかであって，飲食物（料理）に関連して「キューピー」といえば原告又は原告と何らかの関係のある者が想起されることは，極めて明らかである。「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字が飲食店の名前に使用された場合に想起するもの等に関するアンケート調査の結果によれば，「キューピーマヨネーズ，マヨネーズ」との回答が８０％以上もの圧倒的多数を占めており，極めて多数の者がその役務の出所として原告を想起することが明確に示されているから，原告のキューピー関連商標の著名性は，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」分野そのものについても強く及んでいることが明白である。


食品製造販売業者が飲食店を経営し，特にそのブランド名と同一又は実質的に同一の店舗名で飲食店を経営することや，食品製造販売業者が当該飲食店で提供されるものを食品として販売することは，多数の有名企業を含めて広く一般的に行われており，原告も，「キユーピー３分クッキング南青山３丁目キッチン」という店舗名のレストランを開業予定である。このような取引の実情に照らすと，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等と，引用商標８及び９が特に著名性を有する加工食品等とが密接な関連を有することは，極めて明白である。さらに，役務「飲食物の提供」に関する商標の使用態様には，飲食店で顧客に展示されるメニューに商標を表示することも含まれると解されるところ，原告が取り扱っている主たる商品である加工食品には，調理を要せずにそのまま飲食できるものや，調理された飲食物に顧客の好みに応じて味を加えたりする調味料が存在するため，引用商標８及び９や商標「ＫＥＷＰＩＥ（Ｋｅｗｐｉｅ）」が使用された原告の加工食品が，飲食店，学生食堂又は飲食物販売店の飲食コーナーにおいてそのまま提供され，需要者（顧客）の目に触れることも多い。そのため，本件商標の登録が維持されると，本件商標が料理の名前としてメニューに掲載されることも考えられるところ，この場合，需要者は，当該料理が原告の製造販売に係る飲食物であるかのように誤認し，「飲食物の提供」の役務が原告と関連のある者の提供に係るかの

ような出所の混同を生じるおそれが高い。
そして，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等の需要者と，引用商標８及び９が特に著名性を有する加工食品等の取引者・需要者とは，共通することが明らかである。
したがって，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等と，引用商標８及び９が特に著名性を有する加工食品等とは，密接な関連を有することが明らかであり，本件商標をその指定役務，特に「飲食物の提供」について使用すれば，特に「加工食品等」といった食品・飲食物関連分野において著名性を有する引用商標８及び９等のキューピー関連商標を使用する原告又は原告と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように，役務の出所について混同を生ずるおそれがあることは，明らかである。現に，本件商標について行われたアンケート調査の結果によれば，本件商標を特に「飲食物の提供」について使用すれば，本件商標に接する取引者・需要者は，引用商標８及び９からは原告を想起又は連想し，当該役務の出所について誤認を生ずるおそれがあることが明らかである。引用商標８及び９は，いずれもほぼ全ての商品役務区分において防護標章の登録が認められており，本件商標の指定役務と同一又は類似の役務についても防護標章登録が存在するばかりか，引用商標８及びこれと「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字からなる商標は，「」に日本の著名商標として掲載されている。したがって，引用商標８及び９は，「飲食物の提供」以外の本件商標の指定役務の分野においても，著名性を有するというほかない。以上によれば，本件商標は，引用商標８及び９等のキューピー関連商標を使用する原告との関係で，混同を生じるおそれがある商標であることは，極めて明白であり，特に本件商標の指定役務中「飲食物の提供」について混同を生じるおそれがあることは，明白であって，本件審決の判断は，誤りである。
〔被告の主張〕
本件商標と引用商標８及び９とは，類似するものではない。

食品分野において，引用商標８及び９等の原告のキューピー関連商標が著名であるとはいえない。
仮に，テレビ番組「キユーピー３分クッキング」が飲食物のレシピに関する情報を提供するものとして著名であったとしても，「飲食物のレシピに関する情報の提供」は，飲食物を調理する者に対してそのノウハウを提供するものであるのに対して，「飲食物の提供」は，飲食をする者に対して調理された飲食物そのものを提供するものであるから，両者の役務は，根本的に異なるのであって，類似の役務分野とはいえない。よって，指定商品を「調味料，香辛料」とする引用商標８及び９の著名性が「飲食物の提供」と類似の役務分野に及んでいるとはいえない。「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字が飲食店の名前に使用された場合に想起するもの等に関するアンケート調査の結果は，引用商標８及び９とは関係のない文字についての印象を回答させるものであり，新証拠でもあるから，提出が許されず，証拠能力が認められない。
上記アンケート調査の結果に証拠能力が認められるとしても，当該アンケート調査は，引用商標８及び９とは異なる商標を対象としているから，その結果から引用商標８及び９の著名性を判断できるものではないばかりか，問４で「キューピー」を「マヨネーズ」という調味料（飲食物の提供ではない。）の出所識別機能として認識して回答した者が相当数存在する可能性を否定できない。したがって，上記アンケート調査の結果によっても，引用商標８及び９の著名性が本件商標の指定役務である「飲食物の提供」分野そのものに及んでいるとまではいえない。食品製造販売業者が飲食店を一般的に経営していること，飲食店で提供されるメニュー等が食品として一般的に販売されていること，原告が飲食店を開業すること，飲食店内等において引用商標８及び９等のキューピー関連商標が需要者の目に触れることが多いことは，いずれも否認ないし争う。引用商標の指定商品「調味料，香辛料」が飲食の主たる目的になることはなく，本件商標の指定役務「飲食物の提供」等とは用途が異なるから，当該指定役務と原

告の引用商標８及び９が特に著名性を有する加工食品との間に関連性を見いだすことはできない。
また，引用商標８及び９の指定商品の主要な取引者・需要者は，食品商社，食品工業の事業者，食品流通業者，レストラン等食品関連業の事業者及び消費者であり，企業は，食品卸売業者の仲介により，消費者は，小売店で購入する傾向が強いのに対し，飲食物の提供という役務は，飲食店の店舗で提供され，需要者の範囲は，一般需要者であるから，引用商標８及び９と本件商標とでは，取引者・需要者及び提供場所が全く異なり，共通性がない。
さらに，前記のとおり，本件商標について行われたアンケート調査の結果は，引用商標８及び９に関する主張とは関係なく，新証拠でもあるから，提出が許されず，証拠能力が認められない。


上記アンケート調査の結果に証拠能力が認められるとしても，当該結果によれば，前記のとおり，問４で「キューピー」を「マヨネーズ」という調味料（飲食物の提供ではない。）の出所識別機能として認識して回答した者が相当数存在する可能性を否定できない。また，問５で本件商標が飲食店の名前として使われた場合の経営会社として「ローズオニールキューピー」等の選択肢は存在しない。このように，上記アンケート調査は，その実施方法に問題があり，本件商標が飲食店の名前として使用された場合に，「飲食物の提供」という役務の出所として原告を想起することの裏付けにはならない。
以上のとおり，引用商標８及び９と本件商標との間に，混同を生じるおそれがあることを示す取引の実情は，存在せず，本件商標は，引用商標８及び９等のキューピー関連商標を使用する原告との関係で混同を生じるおそれがある商標ではないから，商標法４条１項１５号に該当しないとした本件審決の判断は，正当である。
第４当裁判所の判断
１認定事実
後掲証拠によれば，次の事実を認めることができる。

ア米国人女流画家ローズ・オニール（   !"##）は，明治４２年（１９０９年），米国の雑誌「レディース・ホーム・ジャーナル」誌のクリスマス特集号に，自作の詩とともに新しいキャラクターのイラストを発表し，そのキャラクターに「キューピー（ＫＥＷＰＩＥ）」という名を付けた（弁論の全趣旨）。このキャラクターの際立った特徴は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしていることであった。キューピーのキャラクターは，その後，その人形の製造が開始されたこともあり，我が国を含む世界各国で高い人気を博するようになった（甲７８，８０，弁論の全趣旨）。
イ原告は，大正８年に設立され（当時の商号は，食品工業株式会社），大正１４年，マヨネーズの製造・販売を開始したが，それ以来現在に至るまで，一貫して前記キューピーの特徴を備えたキャラクターを，マヨネーズを含む原告の商品の広告等に使用しており，昭和３２年には商号を「キユーピー株式会社」に改めたほか，同様の特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を生じる商標について複数登録を受けている。中でも，引用商標３（引用商標８）及びこれと「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字からなる商標は，「」という書籍（平成１０年版及び平成１６年版）に日本の著名商標として掲載されている（甲１～１３，２４～２７，弁論の全趣旨）。
原告は，各種のマヨネーズ，香辛料，液状ドレッシング，食酢等を製造・販売しており，本件商標の出願日及び登録査定日前である平成１６年当時，我が国において，マヨネーズ類の生産について５６．６％（業界１位），マヨネーズ類の販売について７１．１％（業界１位），液状ドレッシングの生産について５１．９％（業界１位），液状ドレッシングの販売について４２．７％（業界１位），食酢の生産について１２．８％（業界２位），ソース類缶詰の販売について１９．１％（業界１位），パスタソース類の販売について２５．０％（業界２位），スープ類の販売について９．

０％（業界３位），ベビーフードの販売について２３．７％（業界２位）のシェアを有していた（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。
また，原告は，日本経済新聞による各企業の独自性，プレミアム，推奨度等の調査結果である「企業ブランド知覚指数・消費者版ランキング」において，平成１５年には第２位，平成１６年には第４位であったが，平成１７年から平成１９年までは第１位となったほか，日経ＢＰ社による専業主婦ら女性を対象とした「食の安心・安全ブランド」のイメージ調査の結果でも，平成１６年に第１位，平成１７年及び平成１８年に第３位となった（甲１６～２３。枝番号は省略する。以下同じ。）。ウ中部日本放送は，昭和３７年１２月３日，日本テレビは，昭和３８年１月２１日，それぞれ原告による一社提供番組である「キユーピー３分クッキング」のテレビ放送を開始し，以来，日曜日を除く毎日，現在に至るまで５０年以上にわたって日本一の長寿テレビ料理番組として飲食物の料理方法を紹介しているが，その平成１８年における全国平均視聴率は，中部日本放送系列において４．１％であり，日本テレビ系列において４．８％である。そして，上記テレビ番組においては，放送開始当時から，番組名又は原告の製造・販売に係る商品を画面で紹介する際に引用商標２（引用商標９）のロゴ及び前記キューピーの特徴を備えたキャラクターの人形（引用商標１）の映像等が放送されているほか，原告は，自社のウェブページ及び月刊のテキスト「キユーピー３分クッキング」において，上記番組で紹介する料理の料理法を紹介しており，当該ウェブページには多数のアクセスがされている（甲８６～１１１）。
なお，我が国においては，食品製造会社がそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を経営している例が多数見られる（甲３１，３２，３４～３６，１２２）。
エ我が国には，本件商標の出願日及び登録査定日前において，原告以外にも，引越運送業務等を主たる目的とする会社が，指定役務を「貨物自動車による輸送」として，前記の特徴を備えたキューピーのキャラクターを商標として登録して使用

していた例が存在する（甲１０）。


また，被告は，訴外会社（ローズオニールキューピー・インターナショナル）の代表取締役であるところ，訴外会社は，本件商標の出願日及び登録査定日前から，「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｅｗｐｉｅ」に係る商標権等の権利に基づき我が国等においてライセンスビジネスを展開しており，各種のキューピー人形や前記の特徴を備えたキューピーのキャラクターが記載された各種の生活用品等を製造・販売している。また，被告が代表を務める「日本キューピークラブ」は，本件商標の出願日及び登録査定日前から，会報を発行して，キューピーの創作者であるローズ・オニールの顕彰活動及び訴外会社による上記商品の宣伝広告を行うなどしている（甲７１～８４）。オ原告の委託を受けた調査会社が，平成２４年１２月，本件商標について，「この文字が飲食店の名前として使われていた場合，あなたは何を思い浮かべますかどのようなことでもけっこうですので，ご自由にお知らせください。」との質問をしたインターネット（全国の１５歳から５９歳までの男女１０００名が対象）又は訪問面接（首都圏の１５歳から５９歳までの男女６３０名）によるアンケート調査を行ったところ，その回答結果は，「マヨネーズ，キユーピーマヨネーズ」が３０．６％（インターネット）又は２４．０％（訪問面接）であり，「それでは，以下の文字（本件商標）が飲食店の名前として使われていた場合，あなたは経営している会社としてどこを思い浮かべますか。ご自由にお知らせください。」との質問に対する回答結果は，「キューピー」が４５．７％（インターネット）又は５３．７％（訪問面接），「キユーピーマヨネーズ・マヨネーズ」が１４．７％（インターネット）又は９．０％（訪問面接），「キユーピー株式会社」が３．５％（インターネット）又は２．５％（訪問面接）であり，「「前の質問で，あなたがお答えになった会社」が，扱っている主な商品，または，行っている飲食店以外の業務・サービスとして何を思い浮かべますか。ご自由にお知らせください。」との質問に対する回答結果は，「マヨネーズ」が３７．０％（インターネット）又は４５．７％（訪問面接），「ドレッシ

ング」が１４．４％（インターネット）又は２０．６％（訪問面接），「調味料，香辛料」が５．６％（インターネット）又は５．９％（訪問面接）であったが，前の問において「マヨネーズ」と回答した者による回答結果は，「マヨネーズ」が５６．６％（インターネット）又は６６．９％（訪問面接），「ドレッシング」が２０．４％（インターネット）又は２９．３％（訪問面接），「調味料，香辛料」が７．１％（インターネット及び訪問面接）であった（甲１２７～１３０）。以上のとおり，キューピーのキャラクターは，その創作後から高い人気を博しており，原告及び被告を含む複数の企業が広告や商品販売等に使用し続けるなどしてきたため，本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国において周知となっていたものと認められる。
他方，ローズ・オニールは，キューピーのキャラクターの創作者であるが，本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国においてこのことが周知であったと認めるに足りる証拠はない。
２取消事由１（商標法４条１項１１号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
商標の類否の判断基準について
商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁）。
しかるところ，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則

として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるものである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６１２頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁）。
引用商標１ないし７の構成等について
ア引用商標１は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児の人形（立体商標）である。引用商標２は，「キユーピー」との片仮名文字を肉厚の書体で横書きしてなるものである。
引用商標３は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児の図形である。引用商標４は，引用商標３の図形の上部に引用商標２の片仮名文字を配し，当該図形の下部に「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字を普通の書体で横書きしたものを配したものである。
引用商標５は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな幼児が「キユーピー／とっておきレシピ」と２段書きされた横長で帯状の掲示物を右手で上から握持し，顔及び斜め上方にのばした左腕が当該掲示物の上部に配されたものである。


引用商標６及び７は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児２名が並んで正面を向き，各外側の手で両者の間の胸付近に配されたハート模様を握持し，各幼児両眼の黒眼部分が当該ハート模様の向きに配されている全体として左右対称のものであって，幼児の姿を描く線及び当該ハート模様がいずれも赤色で彩色されたものである。イ引用商標２及び４の片仮名文字及び欧文字からは，いずれも「キューピー」との称呼が生ずるほか，引用商標１及び３ないし７の人形又は幼児の図形の外観も，前記のとおり我が国において周知となっていたキューピーのキャラクターが備える特徴と一致している。したがって，引用商標１ないし７に接した取引者，需要者において，これらの商標からは「キューピー」との称呼が生じるとともに，当該特徴を備えた我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じるほか，引用商標５からは，その掲示物に記載された「キユーピーとっておきレシピ」との称呼が生じるものと認められる。
本件商標の構成等について
ア本件商標は，前記第２の１に記載のとおり，「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬＫＥＷＰＩＥ」の欧文字と「ローズオニールキューピー」の片仮名文字を２段に横書きしてなるもので，これらの欧文字及び片仮名文字は，それぞれ同一の書体で同一の大きさ，同一の間隔で一体的に表されており，片仮名文字部分の左右端は，いずれも欧文字部分の左右端よりも僅かに外側に広がっているが，その広がり具合は，左右均等であって，構成全体としてみた場合，欧文字及び片仮名文字の全体がまとまりよく一体的に表されているものである。したがって，本件商標は，その外観に照らすと，「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬＫＥＷＰＩＥ」及び「ローズオニールキューピー」の各部分からなるものであるが，これを各部分に分離して観察すべき理由は見当たらず，むしろ，後記のとおり両者の称呼が同一であることに鑑みると，片仮名文字部分は，欧文字部分の読み方を紹介するものとして看取されるから，これらを分離

して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる。
イ本件商標の欧文字部分は，英語で「ローズオニールキューピー」と称呼されることが明らかであり，当該称呼は，本件商標の片仮名文字部分の称呼と同一であるから，本件商標からは，「ローズオニールキューピー」との称呼が生じるものと認められる。
ウ本件商標のうち，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分は，我が国でも周知であるキューピーのキャラクターの観念を想起させるものである。また，本件商標のうち，「Ｏ’ＮＥＩＬＬ／オニール」の部分は，英語圏にみられる名字であることが我が国でも周知である（甲５７～６２）から，これに伴って，「ＲＯＳＥ／ローズ」の部分は，やはり英語圏にみられる女性の名前であることが我が国でも周知である（甲５７～５９）結果，本件商標のうち，「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ／ローズオニール」の部分は，「ローズ・オニール」という英語圏の女性の名前であると観念される（なお，前記１に認定のとおり，我が国においてローズ・オニールがキューピーのキャラクターの創作者であることが周知であると認めるに足りる証拠はない。）。そして，本件商標の「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ／ローズオニール」の部分は，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分の前に配されているから，本件商標からは，「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものと認められる。エところで，原告は，前記１イ及びウに認定のとおり，キューピーの特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を生じる商標（引用商標）について複数登録を受け，引用商標３が著名なものとして文献にも紹介されているほか，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品の分野において我が国において高い市場占有率を誇っており，食品関係会社として我が国の一般消費者に広く認識されているばかりか，約５０年間にわたって，引用商標２のロゴ及び前記キューピーの特徴を備えたキャラクターの人形（引用商標１）の映像等とともに日曜日を除く毎日放映されてきた「キユーピー３分クッキング」というテレビ番組の提供を続けるなど

している。
オ以上によれば，原告（キユーピー株式会社）は，本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国の食品関係の取引者及び一般消費者の間で，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか，飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり，引用商標１ないし３は，当該分野における役務の提供について，原告を出所として識別させる商標として著名であったものと認められる。さらに，我が国においては，前記１ウに認定のとおり，食品製造会社がそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を経営している例が多数見られることを併せ考えると，引用商標１ないし３は，加工食品の製造・販売及び飲食物の料理方法の教授という役務と密接に関連する「飲食物の提供」という役務においても，取引者，需要者である食品関係の取引者及び一般消費者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。このことは，前記１オに認定のとおり，本件商標が飲食店の名前として使われた場合に多くの者が原告又は原告の主要商品を製造する会社を想起したとのアンケート調査の結果によっても裏付けられる。
そして，本件商標の指定役務は，前記第２の１に記載のとおり，第４３類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与」であるところ，本件商標がこれらのうち「飲食物の提供」に使用される場合，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分は，上記のとおり，取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える引用商標１ないし３と称呼及び観念が同一のものであるから，当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものというべきである。
カ他方，キューピーのキャラクターは，前記１に認定のとおり，その創作後から高い人気を博しており，原告及び被告を含む複数の企業が広告や商品販売等に


使用し続けるなどしてきたものであるところ，引用商標１ないし７は，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」を除く各役務については，取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるという事情を認めるに足りる証拠はない。
また，本件商標のうち「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ／ローズオニール」の部分は，本件商標の構成の半分以上を占めるものであって，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分に密接に関連する一般的ないし普遍的な文字であると直ちにいうこともできないから，出所識別標識としての称呼，観念が生じないとまでは認められない。キよって，本件商標は，それが指定役務のうち「飲食物の提供」に使用される場合には，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分だけを他の商標と比較することで類否を判断することができるものというべきであり，この場合，「キューピー」との称呼及びキューピーのキャラクターとの観念を生じるが，上記のような場合でない限り，原則として，その全体をもって他の商標との類否を判断する必要があり，この場合，「ローズオニールキューピー」との称呼及び「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」との観念を生じるものというべきである。本件商標と引用商標１ないし７との類否についてア本件商標は，前記キに説示のとおり，指定役務のうち「飲食物の提供」に使用される場合には，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分だけを他の商標と比較することで類否を判断することができるものというべきである。そして，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分からは，「キューピー」との称呼が生じ，かつ，我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じるところ，これと称呼及び観念を共通にする引用商標１ないし４及び７は，いずれも指定役務に「飲食物の提供」が含まれている。よって，本件商標は，指定役務のうち「飲食物の提供」に使用する場合，引用商標１ないし４及び７とは類似する商標であるというほかない。イ他方，本件商標を前記ア以外の指定役務に使用する場合には，本件商標は，

その全体を観察した場合，引用商標１ないし７といずれも外観が異なるほか，「ローズオニールキューピー」との称呼が生じ，かつ，「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものである。
したがって，本件商標は，「キューピー」又は「キューピーとっておきレシピ」との称呼が生じ，かつ，我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じる引用商標１ないし７とは，外観，称呼及び観念が一致しない。また，本件全証拠によっても，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務に係る取引に当たり，取引者，需要者が，「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ／ローズオニール」との部分が付加された本件商標と，「キューピー」との称呼及び観念が生じる引用商標とで出所について混同を生じる実情があるとは認められない。よって，本件商標は，指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務に使用する場合，引用商標１ないし７とは非類似の商標であるといえる。
原告の主張について
原告は，本件商標が冗長であり，我が国において広く認識されている３語の名称を結合させたものであるばかりか，本件商標がキャラクターの「キューピー」等と無関係に使用されることがなく，また，訴外会社が本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分を強調して使用しているから，当該部分が強い印象を与えることが多々あるほか，アンケート調査の結果がこれを裏付けているとして，本件商標のうち「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分のみを引用商標１ないし７と比較すべきであると主張する。
しかしながら，キャラクターの「キューピー」が我が国で周知である以上，訴外会社が「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｗｅｐｉｅ」とのロゴの入った商品を販売するに当たり，「Ｋｅｗｐｉｅ」の部分を強調したロゴを使用することは，それ自体何ら不自然ではない。また，上記アンケート調査は，前記１オに認定のとおり，専ら本件商標が飲食店の名前として使われた場合を想定しているにとどまるから，「飲食物の提供」以外の役務において「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の部分が取引

者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることを直ちに裏付けるものではない。
よって，原告の上記主張は，採用することができない。
被告の主張について
被告は，本件商標について行われたアンケート調査の結果に証拠能力がなく，また，当該結果からは，「飲食物の提供」という役務において本件商標から「キューピー」の称呼及び観念が生じるとはいえないと主張する。しかしながら，上記アンケート調査の結果は，「飲食物の提供」という役務において本件商標がどのような印象を与えるかを調査したものであって，審判に提出されていないからといって直ちに証拠能力が否定されるものではないし，前記１オに認定の調査結果に照らせば，「飲食物の提供」という役務に関する限り，「キューピー」との名称が取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることを裏付けるに足りるものというべきである。よって，被告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上のとおり，本件商標は，指定役務「飲食物の提供」については，原告の有する引用商標１ないし４及び７と類似の商標であって，商標法４条１項１１号に該当するが，「飲食物の提供」以外の指定役務については，原告の有する引用商標１ないし７とは非類似の商標であって，同号に該当しないものであるというべきである。したがって，本件審決は，指定役務「飲食物の提供」については商標法４条１項１１号の該当性に係る判断を誤っているものというべく，本件審決のこの部分は，取消しを免れない。
３取消事由２（商標法４条１項１５号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
前記のとおり，本件商標は，指定役務「飲食物の提供」については商標法４条１項１１号に該当するので，以下では，それ以外の指定役務について検討する。

(1)商標法４条１項１５号について


商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。
そして，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品及び指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁）。
本件商標と引用商標８及び９との「混同のおそれ」についてア本件商標は，その全体を観察した場合，引用商標８及び９のいずれとも外観が異なるほか，「ローズオニールキューピー」との称呼が生じ，かつ，「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものであって，「キューピー」との称呼及び我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じる引用商標８及び９とは，外観，称呼及び観念が一致しない。また，本件商標は，その構成に「キューピー」という片仮名文字部分を含み，当該部分は，引用商標９と類似するが，本件商標の一部分であるにすぎない。したがって，本件商標と引用商標８及び９との類似性は，高いものとはいえない。イ前記２オに説示のとおり，原告（キユーピー株式会社）は，本件商標の出

願日及び登録査定日当時，我が国の食品関係の取引者及び一般消費者の間で，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか，飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり，引用商標１ないし３と同様，引用商標８及び９は，原告を出所として識別させる商標として著名であったものと認められ，その構成にも一定の独創性を認めることができる。
ウ本件商標の「飲食物の提供」以外の指定役務は，第４３類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与」であるのに対し，原告は，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか，飲食物の料理方法を教授する会社として著名であるとは認められるものの，上記指定役務又はこれに関連する分野においても事業活動を行っていることや，これが著名であることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件商標の上記指定役務と原告の業務に係る役務とは，関連性が乏しく，したがって，その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難いというほかない。
エ以上によれば，本件商標と引用商標８及び９との類似性は，高いものとはいえず，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務と原告の業務に係る役務とは，関連性が乏しく，また，その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難いから，引用商標８及び９が原告を出所として識別させる商標として著名であり，その構成にも一定の独創性が認められるとしても，当該役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみたとき，当該役務の提供が原告又は原告と関連する者の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるとまでいうことはできず，商標法４条１項１５号にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。
原告の主張について

原告は，引用商標８及び９が本件商標の指定役務と同一又は類似の役務について防護標章登録を受けており，引用商標８等が日本の著名商標として紹介されているから，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務の分野においても著名であると主張する。
しかしながら，本件商標と引用商標８及び９との類似性は，高いものとはいえず，また，引用商標８等が著名であるとしても，「飲食物の提供」以外の役務と原告の業務に係る役務とは，関連性が乏しく，また，その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難い以上，本件商標が当該役務の提供について使用されたとしても，商標法４条１項１５号にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。よって，原告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上のとおり，本件商標は，その指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務について使用されたとしても，他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはなく，この点に関する本件審決の判断に誤りは認められない。
４結論
以上の次第であるから，原告の請求は，本件審決のうち本件商標の指定役務「飲食物の提供」に係る部分の取消しを求める限度で理由がある。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          土      肥      章      大裁判官          井      上      泰      人

裁判官          荒      井      章      光

別紙目録
１引用商標１（登録第４１５６３１５号商標。甲２）
商標の構成（立体商標）：
登録出願日：平成９年４月１日
設定登録日：平成１０年６月１２日
更新登録日：平成２０年６月２４日
指定役務：第４２類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室の貸与，展示施設の貸与，タオルの貸与」を含む第４２類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務２引用商標２（登録第４２９３４９３号商標。甲３）
商標の構成：

登録出願日：平成９年１１月２７日
設定登録日：平成１１年７月９日
更新登録日：平成２１年２月１７日


平成２７年９月２４日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１０７４号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年７月１４日
判決
原告                    株式会社仮説創造研究所
同訴訟代理人弁護士      辻村和彦
被告                    大      阪      市
同訴訟代理人弁護士      阿多博文
同                  森末尚孝
被告                    財団法人大阪市都市工学情報センター
同訴訟代理人弁護士      小林   敬
同                 上田智子
主文
１被告大阪市は，原告に対し，２２万６５００円及びこれに対する平成２５年２月１４日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。２原告の被告大阪市に対するその余の請求及び被告財団法人大阪市都市工学情報センターに対する請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，原告と被告大阪市との間に生じた費用はこれを５０分し，その４９を原告の，その余を被告大阪市の各負担とし，原告と被告財団法人大阪都市工学情報センターとの間に生じた費用は原告の負担とする。４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１被告財団法人大阪都市工学情報センター及び被告大阪市は，大阪市内の案内表示に用いている別紙１及び２著作物目録記載のピクトグラムを抹消・消除せよ。
２被告財団法人大阪都市工学情報センター及び被告大阪市は，原告に対し，連帯して，①３４４万円及びこれに対する平成２５年２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員，②１４２万円及びこれに対する平成２６年４月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員，並びに③平成２６年４月１日から前項の抹消・消除済みまで月８万３３３３円の割合による金員を支払え。
３被告らは，原告に対し，連帯して，６９８万２５００円及びこれに対する平成２５年２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４被告大阪市は，原告に対し，４０万５０００円及びこれに対する平成２５年２月１４日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。５被告大阪市は，別紙４記載の案内図（ただし「現在地」の表示はこれに限らない。）を複製してはならない。
６被告大阪市は，大阪市内の案内表示に用いている前項の案内図を抹消・消除せよ。
７被告大阪市は，原告に対し，７５万２５００円及びこれに対する平成２６年４月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員並びに平成２６年４月１日から前項の抹消・消除済みまで月３万７６２５円の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，別紙１及び２のピクトグラム（以下「本件ピクトグラム」という。）及び別紙５の地図デザイン（以下「本件地図デザイン」という。）の著作権者であると主張する原告が，各被告に対し，次のとおりの請求をしている事案である。
(1)請求の趣旨１項
ア①被告財団法人大阪市都市工学情報センター（以下「被告都市センター」という。）については，本件ピクトグラムについての使用許諾契約及び本件地図デザインに本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図（以下「本件案内図」といい，「本件ピクトグラム」と「本件案内図」とをあわせて「本件ピクトグラム等」という。）についての使用許諾契約の各期間満了による原状回復義務として，②被告大阪市については，被告都市センターから許諾を受けた者である以上同様の原状回復義務を負うとして民法６１３条を類推して，被告らに対し，各使用許諾期間内に作成した大阪市内の案内表示に用いている本件ピクトグラムの撤去・抹消請求。
イ被告らに対し，被告大阪市が前記アの各使用許諾期間満了後に新たな本件ピクトグラムを複製したとして，著作権法１１２条１項に基づく本件ピクトグラムの抹消・消除請求。
(2)請求の趣旨２項
被告らに対し，上記(1)アの各使用許諾期間内に作成した案内表示に用いている本件ピクトグラムについての原状回復義務違反，及び上記(1)イの各使用許諾期間満了後の本件ピクトグラムの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として，以下の金員の支払請求。
ア本件ピクトグラムに関し，使用許諾期間満了の平成２２年３月３１日から平成２６年３月３１日までの４年分の使用料相当損害金４００万円，及びうち２５８万円に対する不法行為日後の訴状送達の日の翌日から，うち１４２万円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日から，各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金。
イ本件ピクトグラムに関し，平成２６年４月１日以後の使用料相当損害金として月額８万３３３３円。
ウ本件ピクトグラムを配した本件案内図に関し，使用期間満了後の平成２２年８月３１日から撤去終了日である平成２４年７月３１日までの使用料相当損害金として８６万円及びこれに対する不法行為日後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金。
(3)請求の趣旨３項
公益社団法人大阪観光コンベンション協会（以下「コンベンション協会」という。）が無断で本件ピクトグラムの複製使用及び公衆送信を行った不法行為につき，被告大阪市は本件ピクトグラムを使用するように指示し，被告都市センターは本件ピクトグラムのデータをコンベンション協会に送信して教唆又は幇助したと主張し，共同不法行為に基づく損害賠償請求として，６９８万２５００円の損害賠償及びこれに対する不法行為日後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年５分の割合による金員の支払請求。
(4)請求の趣旨４項
被告大阪市に対し，被告大阪市が原告に依頼した本件ピクトグラムの一部の修正につき，原告の営業の範囲内の行為を行ったものであるとして，商法５１２条に基づく相当額４０万５０００円の報酬及びこれに対する催告の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払請求。
(5)請求の趣旨５項ないし７項


被告大阪市が，遅くとも平成２４年８月１日以降，本件地図デザインを用いた別紙４の案内図（以下「別紙４案内図」という。）を複製又は翻案して使用し，原告の本件地図デザインにかかる複製権又は翻案権を侵害しているとして，①本件地図デザインを用いた別紙４案内図を複製することの差止め（請求の趣旨５項），②同案内図の抹消・消除（請求の趣旨６項），③(ｱ)同日から平成２６年３月３１日までの使用料相当額として７５万２５００円の損害賠償及びこれに対する不法行為日後である訴えの変更申立書送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金並びに(ｲ)同年４月１日から前記案内図が抹消・消除されるまでの使用料相当損害金として月額３万７６２５円の支払請求。(6)なお，被告らに対する本件訴状の送達日は，いずれも平成２５年２月１３日であり，平成２６年４月１９日付け訴えの変更申立書の送達日はいずれも平成２６年４月１０日である。
２前提事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか，掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
ア原告は，ビジュアル・アイデンティティ（Ｖｉｓｕａｌ    Ｉｄｅｎｔｉｔｙ，企業や商品のイメージを統一して，字体，色及びマークなどの視覚的なものによって，そのイメージを統一し，もって，企業や商品に対する認知度や好感度を高め，他企業との差別化を図るもの。以下「ＶＩ」という。）等の制作等を主たる目的とする株式会社である。原告の取締役であるＰ１は，国内外のデザインコンテストで受賞歴がある等の経歴を有するアートディレクター・デザイナーであり，本件ピクトグラムの制作者である（甲９，１２）。
被告都市センターは，平成３年１月，大阪市における計画的なまちづくりの推進のため，各種計画情報，並びに都市工学情報の整備と提供を行うとともに，民間活力を導入した総合的な都市整備に資する業務を行い，都市工学に関する技術交流の進展を図り，もって，魅力と活力にあふれるまちづくりの推進に寄与することを目的として設立された財団法人である。被告都市センターは，平成２５年４月１日に解散し，清算手続を行っている。（丙３）
コンベンション協会は，平成１５年４月，大阪の魅力を国内外に強くアピールし，ビジターやコンベンションの誘致を促進するためオール大阪での観光・コンベンション振興を図る目的で設立された公益財団法人である。
イ株式会社板倉デザイン研究所（以下「板倉デザイン研究所」という。）は，昭和６３年８月３０日に設立された広告及びデザイン制作等を目的とする株式会社であり，Ｐ１が代表取締役を務めていた。Ｐ１がデザインしたＶＩの著作権はＰ１から板倉デザイン研究所に譲渡され，その上で板倉デザイン研究所がＶＩデザインの使用許諾契約を行っていた。（甲１３，６７，弁論の全趣旨）
(2)被告都市センターと板倉デザイン研究所との間の業務委託契約被告都市センターは，平成１１年１１月２日，板倉デザイン研究所に対し，被告都市センターにおいてローカルピクトグラム使用契約のためのプレゼンテーション資料として使用することを予定した，ローカルピクトグラム企画書の作成業務を業務委託料２７０万円（消費税込み）で委託した（甲１４）。
Ｐ１は，上記業務委託を受けて企画書を作成し，被告都市センターに国際集客都市大阪におけるローカルピクトグラム作成のコンセプトを提案した（甲１５）。
Ｐ１は，本件ピクトグラムの対象となった１９施設及びユニバーサル・スタジオ・ジャパンを加えた２０施設について，「大阪市ローカルピクトグラム基本デザイン」を作成し，これを被告都市センターに提案した（甲１６）。
(3)被告都市センターと板倉デザイン研究所との間のローカルピクトグラム
使用契約
ア被告都市センターは，平成１２年３月３１日，大阪市各局の設置する案内表示等に，Ｐ１がデザインしたローカルピクトグラムを使用することを目的として，板倉デザイン研究所との間で，ローカルピクトグラム使用契約を締結した（甲１７，丙５，以下「本件使用許諾契約１」という。）。
本件使用許諾契約１の対象は，前記(2)の「大阪市ローカルピクトグラム基本デザイン」からユニバーサル・スタジオ・ジャパンを除いた１９施設のピクトグラム（本件ピクトグラム）であり，その形状や色彩等は，別紙１及び２の著作物目録記載のとおりである。
イ本件使用許諾契約１には以下の条項が定められている。被告都市センター（以下甲）と板倉デザイン研究所（以下乙）とは，大阪市ローカルピクトグラム使用協定書による大阪市ローカルピクトグラム（以下本件ローカルピクトグラム）の使用許諾に関し，次の通り使用契約を締結する。
第２条（対象物）
大阪市案内表示ガイドラインに従って実施される大阪市各局の案内表示ならびにそれらを補足する地図等の媒体（別表の項目ａ）
別表ローカルピクトグラムの適用事例項目
ａ１    案内サイン，誘導サイン，案内地図
２バナー，フラッグ等の装飾物
３集客印刷物（ポスター，パンフレット，チラシ，ＤＭ等）
の案内図
第３条（使用の制限）
本件ローカルピクトグラムの対象となる集客施設は本件ローカルピクトグラムを一般のサービスマークやシンボルマークとして使用することはできない（別表の項目ｂ）。
ただし甲乙協議して合意できる使用についてはこの限りではない。
別表ローカルピクトグラムの適用事例項目
ｂ１    ビジネスフォーム（名詞，便せん，封筒，紙袋類等）２パッケージ（キャリーバック，包装紙，ステッカー。および商品用パッケージ類等）
３商品（記念品，贈答品，販売用商品類等）
４媒体使用の制作物（ホームページ，屋外広告看板，新聞雑誌，ＣＭ等の広告類）
第５条（乙への発注）（改定前）
甲は，本件ローカルピクトグラムを使用する対象物のデザイン及びその製作を乙に依頼するものとする。
２前項に基づく本件ローカルピクトグラムを利用する対象物のデザイン料，製作料等取り引き条件については，別途協議して取り決めるものとする。
３ただし，甲乙協議により乙が認める対象物については乙への発注を除外することができる。
（甲第１８号証で改定）
新たなローカルピクトグラムの追加については，乙に依頼することを前提に，協議によるものとする。
第６条（第三者への使用許諾）
甲及び乙は本契約の有効期間中，甲が大阪市経済局と締結するローカルピクトグラム使用協定書に定義される第三者の広告宣伝物等への使用を許諾しないものとする。
第７条（有効期間）


本契約の有効期間は，平成１２年３月３１日から１年間とする。但し，期間満了の１ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの申出のないときは，更に１年間延長されるものとし以後も同様とする。本件ローカルピクトグラムの使用権の有効期間を１０年とし，その間ローカルピクトグラムの効果的な普及に努める。その後の継続については公的なローカルピクトグラムの性格から評価して，施設管理者の承認のもとで使用権を開放することを検討する。
第８条（対価）
以上の条件で１０年間の使用権および次の製作項目とその納品に対して甲は成果品の納品後１月以内に契約額６，９８２，５００円（税込み）を支払う。ただし，１０年を経過して後の使用権の追加支払いは生じないものとする。
(4)被告都市センターと板倉デザイン研究所との間の大阪市観光案内図使用
契約
ア被告都市センターは，平成１２年８月３１日，被告大阪市が設置する観光案内表示板等に，Ｐ１のデザインした本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図を使用することを目的として，板倉デザイン研究所との間で，大阪市観光案内図使用契約を締結した（甲１８，丙６。ただし，甲１８の別紙は，原本である丙６には添付されていない。以下この契約を「本件使用許諾契約２」といい，本件使用許諾契約１と併せて「本件各使用許諾契約」という。）。
イ本件使用許諾契約２には，次の条項がある。
被告都市センター（以下甲）と板倉デザイン研究所（以下乙）とは，大阪市観光案内図の使用の許諾に関し，次の通り使用契約を締結する。
第２条（対象）
本件大阪市観光案内図は，大阪市が設置する観光案内表示板のほか大阪市各局ならびにローカルピクトグラム使用契約を結んでいる施設管理者が設置する案内表示板に使用することができる。
第３条（使用の制限）
本件大阪市観光案内図の印刷物並びに電子媒体への使用はできないものとする。
ただし，甲乙協議して合意できる場合についてはこの限りではない。
第６条（有効期間）
本契約の有効期間は，平成１２年８月３１日から１年間とする。但し，期間満了の１か月前までに甲乙いずれからも何らの申出のないときは，更に１年間延長されるものとし以後も同様とする。大阪市観光案内図の使用権の有効期間を１０年とし，その間大阪市観光案内図の効果的な普及に努める。その後の継続については公的な性格から評価して，使用権を開放することを検討する。
第８条（対価）
以上の条件で１０年間の使用権および次の成果品に対して甲は成果品の納品後１か月以内に契約額４５１万５０００円（税込み）を支払う。ただし，１０年を経過して後の使用権の追加支払いは生じないものとする。
(5)被告大阪市への使用許諾
被告都市センターは，本件使用許諾契約１における本件ピクトグラムの使用権に基づいて，被告大阪市に対し，大阪市各局の案内表示への本件ピクトグラムの使用を許諾し，また，本件使用許諾契約２における本件案内図の使用権に基づいて大阪市各局の設置する案内表示板への本件案内図の使用を許諾した。
(6)板倉デザイン研究所の原告への統合
原告は，平成１９年６月１日，板倉デザイン研究所の行っていた事業を原告内に統合し，「株式会社仮説創造研究所・ブランディング事業部」を立ち上げ，Ｐ１は，原告において取締役・クリエイティブディレクターに就任し，「株式会社仮説創造研究所・ブランディング事業部」として活動するようになった。板倉デザイン研究所は，同年９月１０日解散し，Ｐ１が清算人として登記され，同年１１月１３日清算結了した。（甲１３，１９，６６）
(7)被告大阪市及びコンベンション協会の行為
ア被告大阪市は，合計３４１か所の案内板で平成２２年３月３１日以降も本件ピクトグラムを使用し，そのうち２３か所で，同年８月３１日以降も本件案内図を使用してきた（甲２１，乙２１，２２）。他方で，被告大阪市は，従前から別紙４案内図又はその基となった案内図（乙４５のＮｏ．３０２）を使用してきた。
イコンベンション協会は，別紙３の「大阪街歩きガイド」と題する冊子（以下「本件冊子」という。）を発行してこれを不特定人に対して無償譲渡し，平成２２年４月２日以降，同冊子の電子データ（ＰＤＦファイル）をホームページに掲載して閲覧及びダウンロード可能な状況においた。本件冊子中の地図及び路線図中には，本件ピクトグラム（フェスティバルゲートのピクトグラム及び別紙２の著作権目録記載のピクトグラムを除く。）の四角枠と文字を除いた絵の部分が配されている。コンベンション協会は，遅くとも，平成２３年７月２７日から平成２４年３月までの間に，上記ＰＤＦファイルを削除した。（甲３０ないし３３，弁論の全趣旨）
(8)平成２３年５月以降の経緯
ア被告都市センターは，平成２３年５月頃，Ｐ１に対し，本件各使用許諾契約にかかる使用権の期間満了について問い合わせ，これを契機に，被告都市センター，被告大阪市及び原告は，約１年にわたり，本件ピクトグラム及び本件案内図の著作権の権利処理につき協議を行った（甲２２の１）。
イ被告大阪市は，当初，使用許諾の再契約をする方向で検討し，これを前提に，平成２３年１０月頃には，原告が本件ピクトグラムの修正を行うなどした。しかしながら，平成２４年４月の協議において，被告大阪市は，本件ピクトグラムの著作権を譲り受ける方針に変更したため，相当額の協議を行うことになり，原告において本件ピクトグラム１施設につき１００万円の提示がされるなどしたが，結局，原告との間で譲渡額の合意に至らなかった（甲２２の１）。
被告大阪市は，同年５月１７日頃，原告に対し，本件ピクトグラム及び本件案内図の使用を中止し撤去する旨の申し出をし，同年６月１５日付け書面において，同月１８日から同年７月末までに撤去・抹消を完了する予定である旨通知し，平成２４年６月頃から同年７月頃にかけて，それらを順次撤去・抹消するなどした（甲２１，２５）。被告大阪市は，原告に対し，シール剥離による本件ピクトグラムの露出の可能性を無くすため，ラッカー等で着色してシールを貼付する作業を，同年１１月末までに終了する予定である旨通知した（甲２８）。
第３争点
１本件各使用許諾契約の有効期間内に作成された本件ピクトグラム等の原状
回復義務違反について
(1)被告らは，本件各使用許諾契約における有効期間の満了により，有効期間内に作成した本件ピクトグラム等についての原状回復義務を負うか
（争点１－１）
(2)原告は，被告らに対し，板倉デザイン研究所から本件各使用許諾契約の許諾者たる地位を承継したとして，同契約上の権利を主張し得るか
（争点１－２）