(2)相違点２についての認定・判断の誤り（取消事由２）ア相違点２は，本件審決が一致点として認定した事項のうち，ロボットアームの関節構造に係る部分についての補正発明と引用発明との具体的構造の相違である。しかるに，このロボットアームの関節構造部分は，上記(1)で述べたとおり，本件審決が誤って一致点として認定した事項であるから，誤って一致点として認定されたロボットアームの関節構造部分について論じた本件審決の相違点２の認定も，当然に，誤ったものである。
イ上記のとおり本件審決の相違点２の認定は誤りであるから，相違点２についての判断も誤りである。
本件審決は，「引用刊行物２記載事項も引用発明も，ともに，２つの駆動源により駆動させられる搬送用ロボットであり，３つのアームを有し，それぞれのアームはベルト及びプーリにより回転駆動させられるものであることから，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項に置き換えることは，当業者にとって格別の困難性を有するものではない」（３０頁２５行～３０行）と判断した。
しかし，引用発明の駆動軸４６，４８は，Ｔ移動時に同調して同方向に回転し，Ｒ移動時に逆回転するが，引用刊行物２記載事項では，Ｔ移動時に第１回転出力軸３のみが回転し，第２回転出力軸４は連れ回りするのみであり，また，Ｒ移動時には第２回転出力軸４のみが回転するように駆動制御されるので，Ｔ移動及びＲ移動のための２つの駆動軸の回転の態様が異なっている。そして，引用発明の「コントローラ５２」も，引用刊行物２記載の搬送用ロボットの「駆動制御手段」も，前述したように全く異なるそれぞれの２つの駆動軸の回転のさせ方を可能にするように，それぞれの制御プログラムが組み込まれている。
ウ引用刊行物２記載の搬送用ロボットの第１回転出力軸３及び第２回転出力軸４は，引用発明と同じように，同調して同方向に回転するように制御して，そのロボットのアーム伸縮機構をＴ移動させることが不可能な配置構成である。また，これら２つの出力軸は，引用発明と同じように，逆回転するように制御して，そのロボットのアーム伸縮機構をＲ移動させることが不可能な配置構成である。したがって，第１駆動用モータ１，第２駆動用モータ２，第１回転出力軸３，第２回転出力軸４を含む引用刊行物２記載の搬送用ロボットの駆動部を，引用発明が備える「コントローラ５２」に接続することはできない。その結果，引用刊行物２記載の搬送用ロボットの駆動部及びアーム伸縮機構において，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５が奏していた効果，すなわち，引用刊行物１の図２Ａ～２Ｃ，図３Ａ～３Ｃに示されるような可動アームアセンブリ２５の移動軌跡を達成させる効果と同じ効果を奏させることはできない。
エよって，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項，すなわち，その搬送用ロボットの駆動部及びアーム伸縮機構に置き換えることは，事実としてできない。
(3)相違点３についての判断の誤り（取消事由３）上記(2)で述べたとおり，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５は，引用刊行物２記載事項で置き換えることができないものである。それにもかかわらず，本件審決は，「引用発明において，可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項に置き換えた場合」（３１頁１３行～１４行）として，「回転基台に相当する第１回転出力軸３の回転角度をθと，第１アームの回転角度に相当する第２回転出力軸の回転角度をφとすれば，引用発明において，互いに平行な基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って末端作動体部４４の中心が移動するようにするためには，回転角度θとφとをそれぞれ同時的に制御しなければならないものであることは明らかである。したがって，相違点２（原告注：「相違点３」の誤記）については，相違点１（原告注：「相違点２」の誤記）による刊行物２記載事項を採用することによって，当然変更しなければならない，単なる設計的事項に過ぎない」（３１頁１４行～２２行）と結論したものであるから，その判断が誤りであることは明らかである。
(4)相違点４についての判断の誤り（取消事由４）ア上記(2)で述べたとおり，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５は，引用刊行物２記載事項で置き換えることができないものである。それにもかかわらず，本件審決は，引用発明において，可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項に置き換えた場合として，「引用発明において，末端作動体部４４上に基板Ｓが載置されていない状態においても，末端作動体部４４の中心が基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動するように制御することは，当業者にとって格別の困難性を有するものではない」（３２頁２１行～２４行）として，相違点４の構成の想到容易性を断じているものであるから，その判断は，誤りである。イ補正発明は，ロボットの基本形式が，引用刊行物２記載の実施例の搬送用ロボットと同じであるが，引用発明とは全く異なっており，例えば，可動アームアセンブリ２５又はアーム伸縮機構の移動軌跡が，引用発明では２種であるから，補正発明のように１種にすることは一見して自明でない。加えて，引用発明は，ロボットの駆動部を構成する２つの駆動軸の回転のさせ方について，その制御に組み込まれる論理式を導く示唆もない。
また，補正発明は，その制御を，Ｔ移動のために回転基台３を１軸制御し，Ｒ移動のために第１支軸４を１軸制御するというように，簡素化しており，更に進んで，これらＴ移動とＲ移動とを複合させて，「ハンドが保持する前記基板の中心の一点が旋回軸心から外れて前記ハンドの到達範囲内にある直線上をロボット本体に対して直線移動するように制御する」複合制御のときのみ，２軸制御を行うようにするとともに，その制御の論理式も，特許請求の範囲に記載のとおり簡易な論理式で済むようにしている。
引用発明では，「前記第１・第２支軸（４）・（６）間の距離＝前記第２・第３支軸（６）・（８）間の距離＝Ｌ，前記第３支軸（８）と前記基板の中心との間の距離＝ｍ」に関する定義は，開示も示唆もない。したがって，引用発明では，式「｛ｍ＋２Ｌｓｉｎ（φ）｝ｓｉｎ（θ）＝ｈ（一定）」を導き出せない。これ対し，本件出願の図面の図１１及び明細書の従来例の説明の中で，実質的に，「Ｔ移動」，「Ｒ移動」の中味をなす運動が説明されている。補正発明は，このような従来例を前提として成り立っているものであるから，補正発明は，Ｔ移動，Ｒ移動について特定されているといえる。


(5)補正発明の顕著な作用効果の看過（取消事由５）補正発明は，引用発明及び従来周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから，顕著な効果を奏する優れた発明である。したがって，本件審決の，「補正発明によってもたらされる効果も，引用発明及び上記従来周知の各事項から当業者であれば予測できる程度のものであって格別のものではない」（３２頁２６行～２７行）との判断は，誤りである。(6)本願発明についての認定・判断の誤り（取消事由６）上記(1)～(5)で述べたとおり，平成２２年７月２６日付け手続補正を却下した本件決定は，誤りであるから，補正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。したがって，「本願発明」が本件補正前の特許請求の範囲請求項１に記載されたとおりの「基板搬送用ロボット」ではない。よって，本願発明についての本件審決の認定・判断は，全て誤りである。
２被告の反論
(1)取消事由１（引用発明と補正発明との相当関係の認定誤り）に対しア引用刊行物１の記載（訳文（甲３の２：甲３の１に対応する公表公報である特表２００３－５１７７１７号公報）１２頁２行～１７行。以下，引用刊行物１の頁数は訳文の頁数で示す。）によれば，上部アーム３１は，肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１を中心に回転し，同様に，前方アーム部３２は，肘部４１に位置する垂直回転軸Ｙ２を中心に回転し，リスト延長部３４は，リスト部４２に位置する垂直回転軸Ｙ３を中心に回転する。そうであるならば，上部アーム３１，前方アーム部３２，リスト延長部３４は，それぞれ，垂直回転軸Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３を中心として回転する軸を当然備えるものである。そして，本件審決は，この「上部アーム３１に設けられている回転する軸」という主旨で，便宜的に「肩部４０」と称している。「肘部４１」，「リスト部４２」についても同様である。また，引用刊行物１の記載（１２頁２１行～２９行）によれば，上部アーム３１の肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１は，駆動軸４６，４８の回転中心であることから，肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１が旋回軸心であることは明らかである。そして，本件審決では，この「肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１を中心として回転する軸」という主旨で，便宜的に「肩部４０」と称している。してみると，本件審決の上記相当関係の認定に誤りはない。イしたがって，本件審決の補正発明と引用発明の相当関係の認定に誤りはなく，一致点の認定にも誤りはない。
(2)取消事由２（相違点２についての認定・判断の誤り）に対しア本件審決の相違点２の認定に誤りはないから，その相違点２についての判断に誤りはない。
イ本件審決は，引用刊行物２記載の事項について，ロボットアーム６の構造及び２つの駆動用モータの配置を認定したものであって，搬送用ロボットの駆動制御手段及び作動方向等について認定したものではない。
また，引用刊行物２の段落【００３５】の記載から，半導体基板Ｗの一方向直線搬送，すなわちＲ移動する場合，第１駆動用モータ１の回転出力軸３を停止保持して第２駆動用モータ２の回転出力軸４のみ駆動するものであるが，２つの回転出力軸３，４の相対的な回転をみると，第１回転出力軸３と第２回転出力軸４とは逆回転しているから，実質的に第１回転出力軸３と第２回転出力軸４とは逆回転しているといえる。
さらに，引用刊行物２の段落【００３６】の記載から，半導体基板Ｗの回転搬送，すなわちＴ移動する場合，第２駆動用モータ２の第２回転出力軸４を停止保持して，第１駆動用モータ１の第１回転出力軸３のみ駆動するものであるが，第２駆動用モータ２も一緒に回転されるから，第２駆動用モータ２の第２回転出力軸４も第１駆動用モータ１の第１回転出力軸３と同方向に回転していることになり，実質的に第１回転出力軸３と第２回転出力軸４とは同方向に回転しているといえる。一方，原告も認めるように，引用発明も，Ｒ移動のために，駆動軸４６，４８を逆回転させ，Ｔ移動のために，駆動軸４６，４８を同方向に回転させるものである。してみると，引用発明と引用刊行物２記載の事項とは，Ｒ移動及びＴ移動という２つの同じ移動を行い，またＲ移動及びＴ移動を行うための軸（駆動軸４６，４８，回転出力軸３，４）の回転方向に実質的な差異はなく，作動，機能も共通するものといえ，さらに，引用発明と引用刊行物２記載の事項とは，共に，２つの駆動源により駆動させられる搬送用ロボットであり，３つのアームを有し，それぞれのアームはベルト及びプーリにより回転駆動させられるものであることから，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項に置き換える程度のことは，当業者であれば当然になし得るものというべきである。また，第１回転出力軸３及び第２回転出力軸４の配置に関して，引用刊行物２記載事項には，「第１駆動用モータ１により回転駆動され，旋回軸心を有する第１回転出力軸３が備えられ，前記第１回転出力軸３の内部には，第２駆動用モータ２により回転駆動され，前記旋回軸心と同軸に配置された第２回転出力軸４が，該第１回転出力軸３の回動とは無関係の状態に突出させられ」とのみ特定され，この特定から，「第２回転出力軸４が，該第１回転出力軸３の回動とは無関係の状態」，つまり，第１回転出力軸３の回動と第２回転出力軸４の回動とが独立したものであって，同方向に回転させたり，逆回転することができるといえる。(3)取消事由３（相違点３についての判断の誤り）に対し上記(2)のとおり，本件審決の相違点２の判断に誤りはないから，相違点２の判断の誤りを前提とする原告の取消事由３の主張に理由はない。(4)取消事由４（相違点４についての判断の誤り）に対しア上記(2)のとおり，引用発明に引用刊行物２記載事項を適用すること（置き換えること）は，当業者にとって格別の困難性を有するものではないから，本件審決の相違点４に対する判断に，誤りはない。
イ上記(2)のとおり，引用発明と引用刊行物２記載のものとは，Ｒ移動，及びＴ移動という２つの同じ移動を行い，また，Ｒ移動，及びＴ移動を行うための軸（駆動軸４６，４８，回転出力軸３，４）の回転方向に実質的な差異はないものであるから，補正発明と引用発明とは，ロボットの駆動部を構成する２つの駆動軸の回転のさせ方は実質的に異なっておらず，ロボットの基本形式を異にしているとはいえない。


引用発明においては，末端作動体部４４上に基板Ｓが載置されていない状態から，末端作動体部４４の中心が基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動させても，末端作動体部４４の移動を妨げる技術的な事情はなく，また，引用刊行物１には，「別の実施例においては，カセットの内側の位置がアームアセンブリ２５の「Ｒ」移動を妨げるところでは，末端作動体４４はカセットに対応する基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に対して小さい角度の軸に沿って，カセットに対して末端作動体を並進させることによりカセットに挿入される」（１６頁７行～１１行）と記載されているように，末端作動体部４４をカセット２６Ｌ，２６Ｒへの最短経路が妨げられる場合には，末端作動体部４４の中心の移動経路を基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に対して小さい角度で動かすことが示唆され，つまり，小さい角度が０°を想定すると，移動経路は，基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動することになるから，末端作動体部４４上に基板Ｓが載置されているかいないかにかかわらず，基板除去／基板挿入動作において，末端作動体部４４の中心が基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動するものとすることは当業者にとって複数の動作が可能なものの一方の動作にまとめて単純化したものにすぎず，格別の困難性を有するものではない。補正発明と引用発明とは，「基板の中心の一点を，旋回軸心から一定距離だけ外れて，かつ，ハンド（末端作動体部４４）の到達範囲内にある任意の方向の直線上を，ロボット本体（ロボット２４）に対して直線移動させる」点で一致するものであるから，駆動軸４６の回転角度をθ，駆動軸４６に対する駆動軸４８の相対回転角度をφとすれば，引用発明は，「｛ｍ＋２Ｌsin(φ)   ｝sin(θ)＝ｈ（一定）」を満足する移動を行うものである。したがって，引用発明には，「｛ｍ＋２Ｌsin(φ)｝sin(θ)＝ｈ（一定）」とすることが実質的に示されているといえるから，相違点３は，当業者が容易に想到し得たものである。
原告は，その制御を，Ｔ移動のために回転基台３を１軸制御し，Ｒ移動のために第１支軸４を１軸制御するというように，簡素化していると主張するが，補正発明は，Ｔ移動，Ｒ移動について特に限定するものではないから，原告の主張は，その前提において誤りである。なお，そのような制御自体は，原告も認めるとおり引用刊行物２にも記載されているものである。
(5)取消事由５（補正発明の顕著な作用効果の看過）に対し補正発明は，引用発明，引用刊行物２記載事項及び従来周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，その効果は，引用発明，引用刊行物２記載事項及び従来周知の事項から予測可能なものであって，本件審決の判断に誤りはない。
(6)取消事由６（本願発明についての認定・判断の誤り）に対し平成２２年７月２６日付け手続補正を却下した本件決定に誤りはないから，本願発明についての本件審決の認定・判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明と補正発明との相当関係の認定誤り）について(1)ア本件審決は，引用発明の「肩部４０」，「肘部４１」及び「リスト部４２」は，それぞれ，補正発明の「第１支軸」，「第２支軸」及び「第３支軸」に相当すると認定したが，原告は，引用発明の「肩部４０」，「肘部４１」，「リスト部４２」は，人間の肩部及び腕部にある３つの関節部になぞらえて，比喩的に表現した領域呼称であって，具体的な回転軸部材を呼称する部材呼称である補正発明の「第１支軸」，「第２支軸」，「第３支軸」に相当するものではないと主張するので，以下検討する。イ引用刊行物１には，図面（別紙参照）と共に，以下の記載がある。(ｱ)「本発明は基板搬送装置，特に基板搬送装置のロボット搬送アームに関する。」
（甲３の２・７頁４行）
(ｲ)「装置１０は，全体としてフレーム２０，カー２２，ロボット２４，コントローラ５２および基板カセット２６から成る。装置１０は，カセット２６とロードロック１２との間で半導体ウェーハまたはフラットパネルディスプレイ基板等の基板を移動するために設置される。装置１０は，カセット２６から基板を個々に移動し，かつロードロック１２に基板を挿入するために，ロボット２４を使用する。処理装置１４が基板を処理し終わったときに，装置１０はロードロック１２からカセット２６まで基板を戻すために用いられる。装置１０は大気圧下で稼働するが，真空を含む他の圧力状況下においても使用され得る。装置１０は多くのカセット２６を保持するようになっている。」（１０頁６行～１５行）(ｳ)「基板は，カセット２６の側面１２７と実質的に平行に方向付けられた軸Ｘに沿って，正面アクセス開口部を通ってカセット２６の中へかつそこから外へ搬送される。カセットはフレーム２０の正面１１の近くにほぼ並んで配置される。カセット２６の基板アクセス開口部１２６は，フレーム２０の背面部１３の方と同じ方向に面する。よって，それぞれのカセット２６の中へかつそこから外へ基板がそれに沿って搬送される軸Ｘは，互いに実質的に平行に整列配置される。フレーム２０の背面部１３で，軌道エリア２１はフレーム２０の長さを延長する。カー２２は移動できるようにフレームの軌道エリア２１に載置され，経路Ａに沿って位置ＢからＣの間を移動するかまたは転動する。カー駆動機構２３は，カーをフレーム２０に駆動自在に接続する。駆動機構２３は，軌道エリア２１に沿って異なる位置に制御可能にカー２２を移動するようにコントローラ５２によって制御される。」（１０頁２６行～１１頁８行。判決注：原文に照らし，正確な訳に改めた部分がある。）(ｴ)「ロボット２４はカー２２に搭載される。よって，ロボット２４はカー２２と共に移動する。ロボット２４は全体として可動アームアセンブリ２５および駆動部２７から成る。好適な実施例において，駆動部２７は可動アームアセンブリ２５をカー２２に接続する。」（１１頁１４行～１７行）


(ｵ)「アームアセンブリ２５は，全体として，上部アーム３１，前方アーム部３２およびリスト延長部３４を含む順に接続した３つのアーム部を有する。上部アーム３１は駆動部２７からアームアセンブリ２５を支持する。リスト延長部３４は前方アーム部３２を介して上部アーム３１に接続していて，その末端で末端作動体部４４を含む。可動アームアセンブリ２５の上部アーム３１は駆動部２７に搭載され，アームアセンブリの肩部４０において垂直回転軸Ｙ１の回りに回転する。前方アーム部３２は上部アーム３１に回動可能に搭載され，アームアセンブリ２５の肘部４１を形成する。前方アーム部３２は可動アームアセンブリ２５の肘部４１において，垂直回転軸Ｙ２の回りに上部アーム３１と連動して回転する。肘部４１の反対側に前方アーム部３２は回動可能にリスト延長部３４に接続しており，アームアセンブリのリスト部４２を形成する。リスト延長部３４はリスト部４２において，前方アーム部３２と連動して垂直回転軸Ｙ３の回りに回転する。好適な実施例において，末端作動体部４４はリスト延長部３４に置かれ，基板Ｓをその中心が半径方向軸ｒにほぼ合う様に保持する。半径方向軸ｒは，肩部４０およびリスト部４２における回転軸Ｙ１，Ｙ３を通って延在する（図４参照）。」（１２頁２行～１７行）(ｶ)「関節アームを動かすための駆動部は周知である。好適な実施例において，駆動部２７は同軸的に取り付けられた駆動軸４６，４８を含むタイプであり得る。なお，他のいかなる適切な駆動システムも使用され得る。同軸駆動軸４６，４８は可動アームアセンブリ２５の肩部４０において，回転軸Ｙ１の回りをスピンするように位置する。上部アーム３１は，肩部４０における軸Ｙ１の回りにシャフト４６と同調して向きを変えるために第１の駆動軸４６に固定的に搭載される。第２の駆動軸４８は前方アーム部３２に伝動（判決注：原文の「transmission」を「伝動」と表記した。以下同じ。）システム１４０によって操作可能な状態で接続され，アームアセンブリ２５の肘部４１において回転軸Ｙ２の回りに前方アーム部を回転させる。好適な実施例において，伝動システムは上部アーム４０内に位置する。前方アーム伝動部１４０に対する駆動軸は，リンクおよびクランクを含み得，さもなくば肘部４１の回りに前方アーム部３２を回転させるために第２の駆動軸４８の回転を伝えるベルトおよび滑車システムを含み得る。別の実施例においては，伝動システムは上部アームの外側に位置し得る。更なる実施例においては，肘部に対して前方アーム部を回転させるための駆動軸は，直接前方アーム部の回転をなすように位置し得る。（例えば，第２の駆動軸は第２の駆動軸に直接搭載される前方アーム部を有する肘部において，上部アームに搭載され得る。）肘部４１の回りの前方アーム部の回転に応答してリスト部４２で回転軸Ｙ３の回りにリスト延長部３４を同期して逆回転するリスト部伝動システム１４２に，リスト延長部３４は，肘部によって前方アーム部３２に接続している。好適な実施例において，リスト部伝動システム１４２に対する肘部は一般に前方アーム部３１の内に位置する。リスト部伝動システムに対する肘部は，リンクおよびオフセットのクランク，または前方アーム部３２をリスト延長部３４に接続しているベルトおよび滑車システムから成ることができ，その結果肘部４１に対して前方アーム部の回転はリスト部４２に対する反対の一方向へリスト延長部３４を回転させる。例えば，肘部４１に対して前方アーム部３１の時計回りの回転はリスト部４２に対して反時計回りに回転しているリスト延長部３２に帰結する。そして，逆に肘部４１の回りの前方アーム部３１の反時計回りの回転は，リスト部４２の回りで時計回りにリスト延長部を駆動する。よって，リスト部４１の回りのリスト延長部３４の回転は，肘部４１の回りの前方アーム部３１の回転に従属する。」（１２頁２１行～１３頁２１行）
(ｷ)「駆動部２７は，様々な回転速度でいずれの方向へも駆動軸４６，４８を独立して回転させることが可能である。コントローラ５２は，２本の駆動軸４６，４８の方向及び回転速度を制御し，可動アームアセンブリ２５を操作する。肩部４０において可動アームアセンブリ２５を回転軸Ｙ１の回りに単体として回転させるために，駆動軸４６，４８は共に同調して回転する。（例えば肩部４０に対して時計回りにアーム２５を回転させるために，軸４６，４８は共に同調して時計回りに回転する。）上部アーム３１と前方アーム部３２の間の回転は相関していないので，同調した両軸４６，４８の回転はアームアセンブリ２５を肩部４０の回りに単体として回転させる。図４上の矢印Ｔで示される単体としての可動アームアセンブリ２５の肩部４０の回りのこの回転は，一方では可動アームアセンブリ２５の「Ｔ」移動とされる。実質的に半径方向の軸に沿って肩部４１に対してリスト部４２を移動する可動アームアセンブリ２５の伸展および格納（一方ではアームアセンブリの「Ｒ」移動とされる運動）は駆動軸４６，４８を逆回転することによって達成される。駆動軸４６，４８の逆回転は上部アーム３１と前方アーム部３２との間の相対的な回転を生じ，それゆえに肩部４０に対するリスト部４２の移動を生じる。（例えばこの実施例において，伸展位置の可動アームアセンブリ２５については，軸４６の時計回りの回転は肩部４０の回りに時計回りに上部アーム３１を回転させ，そして軸４８の反時計回りの回転は，肘部４１の回りに反時計回りに前方アーム部３２を回転させ，それにより肩部へ向かってリスト部４２を移動する。）同速度での駆動軸４６，４８の逆回転は，図４の矢印Ｒによって示されるように，肩部４０に対して単一の半径方向の軸にほぼ沿ってリスト部４２を移動させる。上述したように，肘部４１回りの前方アーム部３２の回転は，リスト部４２の回りにリスト延長部３４を自動的に逆回転する。肘部からリスト部への伝動は前方アーム部３２に対してリスト延長部３４を同時に逆回転し，末端作動体部４４によって保持されている基板の中心を，リスト部４２が可動アームアセンブリ２５の伸展または格納（すなわち「Ｒ」型運動）の間，それに沿っている半径方向の軸上にリスト部４２と共に維持する。」
（１３頁２３行～１４頁２０行）


(ｸ)「コントローラ５２もまたアームアセンブリの「Ｒ」および「Ｔ」の複合移動において，駆動部を実質的に同時に可動アームアセンブリ２５を回転し，伸展または格納するために制御する。可動アームアセンブリ２５の「Ｒ」および「Ｔ」の複合移動を成し遂げるために，駆動軸４６，４８は異なる速度で回転する。駆動軸の異なる回転速度は，上部アーム３１および前方アーム部３２の異なる速度に帰結し，それはアームアセンブリの伸展／格納（すなわち「Ｒ」運動）と合成される肩部４０の回りの可動アームアセンブリ２５の回転（すなわち「Ｔ」運動）をもたらす。前方アーム部３２の回転に対してリスト延長部３４を自動的に逆回転する肘部からリスト部への伝動システムは，リスト部４２と末端作動体部４４上の基板の中心とを，肩部４０で回転軸Ｙ１を横切っている軸上にほぼ整列するように維持する。換言すれば，リスト部４２が可動アームアセンブリ２５の「Ｒ」および「Ｔ」の複合移動によって肩部４０の回りに回転するにつれて，末端作動体４４上の基板Ｓの中心がリスト部４２と実質的に同一速度で肩部４０の回りに回転するためにリスト延長部３４はリスト部４２に対して自動的に回転し，それゆえに肩部４０の中心，リスト部４２の中心および末端作動体４４上の基板Ｓの中心はほぼ同一直線上のままの位置にある。例えば，アームアセンブリ２５が図３Ａに示されるように伸展されるときに，リスト部４２および末端作動体によって保持した基板Ｓの中心は肩部４０を通って延びる半径方向の軸Ｒ３にほぼ整列する。アームアセンブリ２５が図３Ｂに示されるように格納されるときに，リスト部４２および基板Ｓの中心は再び肩部４０を通って延びる半径方向の軸Ｒ４にほぼ整列する。」（１４頁２２行～１５頁１３行）


(ｹ)「カセット２６とロードロック１２との間での基板の移動手順は，実質的に以下の通りである。図２Ａ－２Ｃおよび３Ａ－３Ｃからも明らかなように，当該手順の第１のステップはカー２２を動かして肩部４０を位置決めして，それゆえに位置Ｄで可動アームアセンブリ２５が回転する回転軸Ｙ１を位置決めすることである。位置Ｄはカセット２６Ｌと２６Ｒの間に位置する。アームアセンブリ２５の肩４０が位置Ｄに位置すると，それに沿って基板が２つの横に並んだカセット２６Ｌ，２６Ｒの中へ及びそこから外へ移動する軸Ｘ１，Ｘ２は肩４０の両側に延伸する。その肩部４０を位置Ｄに位置決めするように可動アームアセンブリ２５を移動した後，アームアセンブリ２５は作動せしめられ，並置されたカセット２６Ｌと２６Ｒとのどちらか一方に末端作動体４４を挿入して基板を捕捉する。肩部４０が位置Ｄにある故，可動アームアセンブリ２５は，末端作動体４４を，カセットに対して肩部４０の再配置することなしに２つのカセット２６Ｌ，２６Ｒのどちらにでも挿入出来るように作動せしめられ得る。好適な実施例において，末端作動体４４をカセット２６Ｌ，２６Ｒに挿入するために，コントローラ５２はカセット２６Ｌ，２６Ｒの開口部と共にリスト部４２を半径方向に整列させるために肩部４０の回りに最初に単体としてのアームアセンブリ２５全体を回転させ（「Ｔ」運動），「Ｔ」運動の終了後，カセット２６Ｌ，２６Ｒに末端作動体４４を挿入するために半径方向に沿って，実質的にアームアセンブリ２５を伸展する（「Ｒ」運動）。本実施例において，位置Ｄにおける肩部４０に対するカセット２６Ｌ，２６Ｒの内側部１２７Ｌ，１２７Ｒ（図２参照）の位置は，側部１２７Ｌ，１２７Ｒがカセット２６Ｌ，２６Ｒ内に実質的に単一の半径方向に沿って末端作動体４４を並進させることを妨げないようなものである。別の実施例においては，カセットの内側の位置がアームアセンブリ２５の「Ｒ」移動を妨げるところでは，末端作動体４４はカセットに対応する基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に対して小さい角度の軸に沿って，カセットに対して末端作動体を並進させることによりカセットに挿入される。このことは，末端作動体４４の中心のまっすぐなＸ軸運動を提供する，「Ｒ」及び「Ｔ」の複合運動をなすようにアームアセンブリ２５を動かすコントローラ５２によって達成される。カセット２６Ｌ，２６Ｒ中に末端作動体４４が存在する状態において，末端作動体４４は基板Ｓを捕らえる。一旦，基板Ｓが末端作動体４４によって捕えられると，可動アームアセンブリ２５はカセット２６Ｌ，２６Ｒへ基板Ｓを移動するために作動せしめられる。末端作動体４４によって保持される基板Ｓは対応する基板除去軸Ｘ１，Ｘ２に実質的に沿ってカセット２６Ｌ，２６Ｒから移動される。よって，基板Ｓの除去はカセット２６Ｌ，２６Ｒへの末端作動体４４の挿入経路とは異なる経路に沿う（図２Ｂ－２Ｃ及び３Ｂ－３Ｃ参照）。軸Ｘ１，Ｘ２に実質的に沿って末端作動体４４上の基板Ｓを移動するために，可動アームアセンブリ２５は，「Ｒ」及び「Ｔ」の複合運動において移動される（図２Ａ－２Ｂ及び３Ａ－３Ｂ参照）。……カセットから基板を取り出す間，基板は，位置Ｄから肩部４０を再配置することなく，順番に左右のカセット２６Ｌ，２６Ｒ双方から移動され得る。あるいは，基板はアームアセンブリ２５の搬送サイクルの前半において１つのカセット２６Ｌ，２６Ｒから移動され得る。そして異なる（すなわち既処理の）基板はアームアセンブリ２５の肩部４０が位置Ｄにとどまっている間，搬送サイクルの戻りまたは後半において隣接しているカセット２６Ｒ，２６Ｌに戻され得る。」（１５頁１５行～１７頁２０行）(ｺ)「アームアセンブリ２５の肩部４０が位置Ｄに設置されたカセット２６Ｌ，２６Ｒそれぞれに基板を戻す際に，アームアセンブリ２５の末端作動体４４に保持される基板Ｓはまた，実質的に軸Ｘ１，Ｘ２に沿ってカセット２６Ｌ，２６Ｒに挿入される。実質的に軸Ｘ１，Ｘ２に沿ってカセット２６Ｌ，２６Ｒに基板Ｓを移動するために，アームアセンブリ２５は再び「Ｒ」及び「Ｔ」の複合運動を，軸Ｘ１，Ｘ２に沿ってカセットから基板を移動するために実行される「Ｒ」及び「Ｔ」の複合運動とは逆になるように，実行する（図２Ａ－２Ｂ及び３Ａ－３Ｂ参照）。基板Ｓがカセット２６Ｌ，２６Ｒにおける末端作動体４４によって解放された後，末端作動体４４はアームアセンブリを格納するだけ（「Ｒ」運動のみ）でカセットから引き戻される。よって，基板解放後の末端作動体４４の引き戻しは，カセット２６Ｌ，２６Ｒへの基板の挿入経路とは異なる経路に沿ってなされる（図２Ｂ－２Ｃ及び３Ｂ－３Ｃ参照）。図２Ａ－２Ｃ及び３Ａ－３Ｃは装置のフレーム２０の側面に設置される２つのカセット２６Ｌ，２６Ｒの中そして外へ基板を移動する可動アームアセンブリ２５を示しており，並んだカセット２６のいずれかの２つの中そして外へ基板を移動する際のアームアセンブリ２５の手順及び運動は，本質的に図２Ａ－２Ｃと３Ａ－３Ｃに示された，かつ上述されたものと同じである。」（１７頁２２行～１８頁９行）


(ｻ)「従来技術において，基板搬送装置のロボットはカセットの前に直接可動アームアセンブリの肩部を設置することによりカセットの中へ及びそこから外へ基板を移動し，そしてアームアセンブリの単なる伸展または格納（即ちアームアセンブリの「Ｒ」移動のみ）により基板を移動してきた。このことは，基板がその特定のカセットの中へ及びそこから外へ移動されるべき際にロボットが各々のカセットの正面へ再配置されることを必要とした。アームアセンブリを再配置するために必要とされた追加の時間は，従来技術の装置のスループットを減少させた。別な方法では，従来技術のロボット可動アームアセンブリは，リスト部に対して独立して可動アームアセンブリのリスト延長部を回転させるために別々に独立した駆動システムを備えていて，そのリスト部はこれらの型のアームアセンブリがカセットの前に直接アームの肩部を配置することなしに，カセットの中へ及びそこから外へ基板を移動するのを可能にした。しかしながら追加された駆動システムは，アームアセンブリのリスト延長部に対して従来技術の搬送装置の複雑さとコストの増加を必要とした。本発明は，そこからまたはその中へ基板が移動される各々のカセットの正面へ可動アームアセンブリ２５を再配置することなしに，また，リスト部に対して独立してリスト延長部を回転することに専従している追加の独立駆動システムなしで，可動アームアセンブリ２５が，カセット２６の中へ及びそこから外へ基板を移動することが可能になったことで従来技術の課題を解決した。」（１９頁５行～２３行。判決注：原文に照らし，正確な訳に改めた部分がある。）
ウ引用刊行物１の上記記載及び図示によれば，引用刊行物１では，上部アーム３１は，肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１を中心に回転し，同様に，前方アーム部３２は，肘部４１に位置する垂直回転軸Ｙ２を中心に回転し，リスト延長部３４は，リスト部４２に位置する垂直回転軸Ｙ３を中心に回転する。これら，垂直回転軸Ｙ１～Ｙ３は，仮想回転軸線であることは明らかであるが，かかる仮想回転軸線が示されている以上，回転可能に支持する軸構造自体は一般に知られているありふれたものであるから，引用刊行物１に，具体的に上部アーム３１，前方アーム部３２，リスト延長部３４等の各部材を支持する構造が示されていなくとも，当業者は，それら各部材が物理的に回転できるように支持される実体としての軸構造が備えられていると理解するものと認められる。
確かに，引用発明の「肩部４０」，「肘部４１」及び「リスト部４２」は，領域を示す用語であって，機構上の「軸」そのものを示すものではないから，厳密な用語の意味からすれば，これらが補正発明の「第１支軸」，「第２支軸」及び「第３支軸」に相当するとした本件審決の認定は，不正確といわざるを得ない。しかし，上記のとおり詳細に検討した内容に照らすと，引用発明の「肩部４０」，「肘部４１」及び「リスト部４２」は，いずれも人体の骨格構造，特に関節を備える人体の部分を模した表現であり，かかる関節の運動を，機械的あるいは機構的にみれば，軸運動を行う上腕，前腕及び手を支える軸とその軸を受ける構造が備わっていることは明らかであるから，引用発明における「肩部４０」，「肘部４１」及び「リスト部４２」を，「支軸」と称することが，必ずしも誤りであるとはいえない。なお，軸と軸を受ける構造のどちらが，これら上部アーム３１，前方アーム部３２，リスト延長部３４等の各部材に備えられているかは定かではないものの，軸と軸を受ける構造をどちらの部材に設けるかは，機構上は相互に置換が可能であって，実質的な差異とはならないから，その差異を捨象した審決の認定に誤りがあるということはできない。以上のとおり，引用発明の「肩部４０」，「肘部４１」及び「リスト部４２」は，それぞれ，補正発明の「第１支軸」，「第２支軸」及び「第３支軸」に相当するとした本件審決の認定は，用語法に不正確な点はあるが，誤りであるとは認められない。(2)ア原告は，本件審決が，引用発明の「肩部４０」は補正発明の「旋回軸心」にも相当すると認定したことも誤りであると主張する。イ引用刊行物１の上記(1)イ(ｶ)の記載及び【図４】の図示から，引用発明において，上部アーム３１の肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１は，駆動軸４６，４８の回転中心であることから，肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１が旋回軸心であることは明らかである。そして，回転（旋回）する軸を論ずる場合には，機構上，仮想回転軸線が存在することが明らかであり，それは軸と一体不可分の概念であるから，前記(1)で肩部が「第１支軸」に相当すると認定した以上，かかる軸の仮想回転軸線である垂直回転軸Ｙ１が存在することは明らかであって，かかる軸線を軸と一体不可分のものとして，肩部４０に相当すると認定することは可能である。したがって，上述の理解の下に，「肩部４０に位置する垂直回転軸Ｙ１を中心として回転する軸」という主旨で，「肩部４０」が補正発明の「旋回軸心」に相当するとした本件審決の認定に，誤りはない。
(3)原告は，本件審決の一致点の認定のうち，上記相当関係を前提とする「ロボットアームの関節構造」に係る「第１のモータ及び第２のモータにより回転駆動され，……前記第３アームの他端部には，基板を保持するためのハンドが固設され」（審決２７頁１行～９行）との認定も誤りであると主張する。しかし，本件審決の上記相当関係の認定に誤りはないから，原告の主張は採用することができない。
(4)以上のとおり，本件審決には，引用発明と補正発明との相当関係の認定に誤りはなく，取消事由１は理由がない。
２取消事由２（相違点２についての認定・判断の誤り）について(1)原告は，相違点２は，「ロボットアームの関節構造」に係る部分についての具体的構造の相違であるところ，この「ロボットアームの関節構造」は，取消事由１で述べたとおり，本件審決が，相当関係についての誤った認定を前提に一致点の認定を誤った部分に係るものであるから，本件審決の相違点２の認定も当然に誤りであると主張する。
しかし，本件審決の上記相当関係の認定に誤りがないことは，上記１(2)及び(3)のとおりであり，原告の主張は採用することができない。(2)ア原告は，引用刊行物２記載事項の搬送用ロボットの駆動軸の態様及び制御手段，回転出力軸の配置構成等を理由に，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項，すなわち，その搬送用ロボットの駆動部及びアーム伸縮機構に置き換えることは，事実としてできないから，その容易想到性を肯定した本件審決の判断は誤りであると主張するので，以下検討する。イ引用刊行物２から引用刊行物２記載事項を認定できることについては，当事者間に争いはない。


引用発明は，上部アーム３１が，肩部４０における軸Ｙ１の回りにシャフト４６と同調して向きを変えるために第１の駆動軸４６に固定的に搭載され，前方アーム部が，伝動システム１４０で第２の駆動軸４８に接続され，アームアセンブリ２５の肘部４１において回転軸Ｙ２の回りに回転されるようになっており，リスト延長部３４が，肘部４１の回りの前方アーム部の回転に応答してリスト部４２で回転軸Ｙ３の回りにリスト延長部３４を同期して逆回転するリスト部伝動システム１４２で，前方アーム部３２に接続している構成である（前記１(1)イ(ｶ)）ので，引用発明の駆動軸４６，４８は，Ｔ移動時に同調して同方向に回転し，Ｒ移動時に逆回転することとなる。
一方，引用刊行物２記載事項では，第１駆動用モータ１により回転駆動され，旋回軸心を有する第１回転出力軸３が備えられ，前記第１回転出力軸３の内部には，第２駆動用モータ２により回転駆動され，前記旋回軸心と同軸に配置された第２回転出力軸４が，該第１回転出力軸３の回動とは無関係の状態に突出させられ，前記第２回転出力軸４には，第１アーム６１の基端側が取り付けられ，前記第１アーム６１の先端側には，該第１アーム６１の回動とともに，該第１アーム６１の体内でプーリ及びベルトを介して２：１のギア比で回動されることとなる連結軸６４が，該第１アーム６１の回動とは無関係の状態に突出させられ，該連結軸６４には，第２アーム６２の基端側が取り付けられ，前記第２アーム６２の先端側には，該第２アーム６２の体内でプーリ及びベルトを介して連結軸６４に１：２のギア比で回動されることとなる従動軸６６が，該第２アーム６２の回動とは無関係の状態に突出させられているので，Ｔ移動時に第１回転出力軸３のみが回転して第２回転出力軸４は連れ回りし，また，Ｒ移動時には第２回転出力軸４のみが回転するように駆動制御される。
そこで，引用発明と引用刊行物２記載事項を対比すると，上部アーム３１（第１アーム６１）が駆動軸４６（第２回転出力軸４）に接続され，リスト延長部３４（従動軸６６）がリスト部伝動システム１４２（プーリ及びベルト）で，肘部４１（連結軸６４）に接続している点で両者は共通しており，引用発明では，前方アーム部３２（第２アーム部６２）が，伝動システム１４０で第２の駆動軸４８に接続されているのに対して，引用刊行物２記載事項では，第２アーム部６２（前方アーム部３２）が，第１アーム６１（上部アーム３１）の回動をプーリ及びベルトを介して伝達される連結軸６４（肘部４１）に接続されている点で相違することとなる。この点，一見すると両者の構成には差異があるようにみえるが，その機序を検討すると，引用発明では，前方アーム部３２（第２アーム部６２）の回動が独立した駆動軸４８の回動に基いて行われるのに対して，引用刊行物２記載事項では，第２アーム部６２（前方アーム部３２）の回動が，第１アームの回動に基いて行われるにすぎず，単に回動のための動力を伝達する径路が相違するだけのものであって，前方アーム部３２（第２アーム部６２）の回動の方向は，両者を相対的にみれば，上部アーム３１（第１アーム）の回動方向と逆になるという点で差異はない。そうすると，Ｒ移動をさせる際に，引用発明では，駆動軸４６と駆動軸４８が逆転することとなる一方，引用刊行物２記載事項では，第２回転出力軸４のみが回転するのは，単に動力を伝達する径路の相違に基づくものであるといえる。そして，伝動装置において，回転動作や回転力を伝達するに当り，入力される回転動作等と，出力される回転動作等を決定すれば，その間の動力伝達機構に任意の機構を選択して設計することは，当業者の技術常識であるから，機序に実質的な差異のない引用発明と引用刊行物２記載事項との間で，動力伝達機構の構造を転用することには，何ら技術上の妨げはない。
そして，かかる動力伝達機構として，引用刊行物２記載事項では，「第１のモータにより回転駆動され，旋回軸心を有する回転基台が備えられ，前記回転基台の内部には，第２のモータにより回転駆動され，前記旋回軸心と同軸に配置された第１支軸が，該回転基台の回動とは無関係の状態に突出させられ，前記第１支軸には，第１アームの一端部が取り付けられ，前記第１アームの他端部には，該第１アームの回動とともに，該第１アームの体内でプーリ及びベルトを介して２：１のギア比で回動されることとなる第２支軸が，該第１アームの回動とは無関係の状態に突出させられ，該第２支軸には，第２アームの一端部が取り付けられ」た構成を採用しているから，引用発明の「上部アーム３１が，肩部４０における軸Ｙ１の回りにシャフト４６と同調して向きを変えるために第１の駆動軸４６に固定的に搭載され，前方アーム部が，伝動システム１４０で第２の駆動軸４８に接続され，アームアセンブリ２５の肘部４１において回転軸Ｙ２の回りに回転される」構成と置換することには，技術上の妨げはなく，当業者が容易になし得るものである。したがって，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項の搬送用ロボットの駆動部及びアーム伸縮機構に置き換えることは事実としてできないとの原告の主張は，理由がない。(3)以上のとおり，相違点２についての本件審決の認定・判断に誤りはなく，取消事由２は理由がない。
３取消事由３（相違点３についての判断の誤り）について原告は，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項で置換することはできないから，置換が可能であることを前提とした本件審決の相違点３についての判断も誤りであると主張する。しかしながら，上記置換が可能であることは，上記２のとおりであり，原告の主張は，前提において誤りである。
したがって，取消事由３は理由がない。
４取消事由４（相違点４についての判断の誤り）について(1)原告は，引用発明における駆動部２７及び可動アームアセンブリ２５を引用刊行物２記載事項で置換することはできないから，置換が可能であることを前提とした本件審決の相違点４についての判断も誤りであると主張する。しかしながら，上記置換が可能であることは，上記２のとおりであり，原告の主張は，前提において誤りである。
(2)ア原告は，補正発明は，ロボットの基本形式が引用発明とは全く異なっており，引用発明の移動軌跡を１種にすることは自明でないし，論理式を導く示唆もない，補正発明は，Ｒ移動とＴ移動がそれぞれ１軸制御であり，複合制御のときのみ２軸制御を行うようにするとともに，その制御の論理式も簡易な論理式で済むようにしていると主張するので，以下検討する。


イ引用発明と引用刊行物２記載の搬送用ロボットとは，アーム駆動の機序に差異はなく，Ｒ移動及びＴ移動という２つの同じ移動を行い，またＲ移動及びＴ移動を行うための軸（駆動軸４６，４８，回転出力軸３，４）の回転方向に実質的な差異がないことは，上記２(2)イで説示したとおりであるから，ロボットとしての基本形式を異にしているとはいえない。
そして，引用発明においては，末端作動体部４４上に基板Ｓが載置されていない状態から，末端作動体部４４の中心が基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動させても，末端作動体部４４の移動を妨げる技術的な事情はなく，また，引用刊行物１には，「別の実施例においては，カセットの内側の位置がアームアセンブリ２５の「Ｒ」移動を妨げるところでは，末端作動体４４はカセットに対応する基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に対して小さい角度の軸に沿って，カセットに対して末端作動体を並進させることによりカセットに挿入される」（１６頁７行～１１行）と記載されているように，末端作動体部４４をカセット２６Ｌ，２６Ｒへの最短経路が妨げられる場合には，末端作動体部４４の中心の移動経路を基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に対して小さい角度で動かすことが示唆され，すなわち，小さい角度が０°を想定すると，移動経路は，基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動することになるから，末端作動体部４４上に基板Ｓが載置されているかいないかにかかわらず，基板除去／基板挿入動作において，末端作動体部４４の中心が基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動するものとすることは当業者にとって複数の動作が可能なものの一方の動作にまとめて単純化したものにすぎず，格別の困難性を有するものではない。
また，引用刊行物１には，「基板は，カセット２６の側面１２７と実質的に平行に方向付けられた軸Ｘに沿って，正面アクセス開口部を通ってカセット２６の中へかつそこから外へ搬送される。カセットはフレーム２０の正面１１の近くにほぼ並んで配置される。カセット２６の基板アクセス開口部１２６は，フレーム２０の背面部１３の方と同じ方向に面する。よって，それぞれのカセット２６の中へかつそこから外へ基板がそれに沿って搬送される軸Ｘは，互いに実質的に平行に整列配置される」（１０頁２６行～１１頁３行）とされ，軸Ｘ１及びＸ２を概念として含むことが明らかな軸Ｘに沿って基板がカセット２６に対して出し入れ，すなわち，基板挿入／基板除去されることが示されており，特段異なる退行動作の制御を行うのであればともかく，そうとはされていないから，基板を搬送する部材が基板をカセット２６に挿入した後に基板が載置されていない状態で退行する際には，基板をカセット２６から除去する場合と同様の搬送径路（軌跡）をとるとみるのが自然であり，他にそのような動作であると認定することを妨げる記載もない。その点，引用刊行物１の記載において，末端作動体部４４の中心の移動経路を基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に対して小さい角度で動かす動作に関して，冒頭に「別の実施例においては」と説明されているように，かかる動作が引用発明の一実施例の位置づけにすぎないことは明らかである。
したがって，引用発明では，末端作動体部４４上に基板Ｓが載置されているかいないかにかかわらず，基板除去／基板挿入動作において，末端作動体部４４の中心が基板除去／挿入軸Ｘ１，Ｘ２に沿って移動するものとすることは想定されていたともいえる。
次に，補正発明と引用発明とは，「基板の中心の一点を，旋回軸心から一定距離だけ外れて，かつ，ハンド（末端作動体部４４）の到達範囲内にある任意の方向の直線上を，ロボット本体（ロボット２４）に対して直線移動させる」点で一致するものであるから，その移動の軌跡を数学的に表わせば，駆動軸４６の回転角度をθ，駆動軸４６に対する駆動軸４８の相対回転角度をφとしたとき，引用発明は，「｛ｍ＋２Ｌsin(φ)｝sin(θ)＝ｈ（一定）」を満足する移動を行うものである。したがって，引用発明には，「｛ｍ＋２Ｌsin(φ)｝sin(θ)＝ｈ（一定）」とすることが，実質的に示されているといえるから，当業者が容易に想到し得る程度のものである。
ウ原告は，その制御を，Ｔ移動のために回転基台３を１軸制御し，Ｒ移動のために第１支軸４を１軸制御するというように，簡素化していると主張するが，補正発明は，Ｔ移動，Ｒ移動について何ら特定されていないから，原告の上記主張は，その前提において誤りであり，理由はない。また，そのような制御自体は，引用刊行物２に記載されているものである。
(3)以上のとおり，原告の主張はいずれも採用することができず，取消事由４は理由がない。
５取消事由５（補正発明の顕著な作用効果の看過）について原告は，補正発明は，顕著な効果を奏する優れた発明であり，本件審決の「補正発明によってもたらされる効果も，引用発明及び上記従来周知の各事項から当業者であれば予測できる程度のものであって格別のものではない」（３２頁２６行～２７行）とした判断は誤りであると主張する。
しかしながら，補正発明は，引用発明及び引用刊行物２記載事項等の従来周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであることは上記のとおりであるから，その効果は，引用発明及び引用刊行物２記載事項等の従来周知の事項から予測可能なものと認められ，本件審決の上記判断に誤りはない。したがって，取消事由５は理由がない。
６取消事由６（本願発明についての認定・判断の誤り）について原告は，本件補正を却下した本件決定は誤りであり，本願発明は本件補正前の特許請求の範囲請求項１に記載された「基板搬送用ロボット」ではなく，本件審決の認定・判断は，全て誤りであると主張する。
しかしながら，本件決定に原告主張の誤りがないことは上記１ないし５のとおりであり，取消事由６も理由がない。
７結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝田俊   文
裁判官
岡本    岳
裁判官
武宮英   子
（別紙）
１引用刊行物１の図面
【図１】
【図４】
２引用刊行物２の図面


平成２６年５月３０日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０１９７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年２月２４日
判                  決
原            告      ジェネンテック，インコーポレイテッド訴訟代理人弁護士      矢      部      耕      三同                    末      吉              剛訴訟代理人弁理士      寺      地      拓      己同                    中      濱      明      子被            告      特    許    庁    長    官指定代   理人       今      村      玲英    子同                    内      藤      伸      一同                    大久    保      元      浩同                    中      島      庸      子同                    瀬      良      聡      機同                    堀      内      仁      子
主                  文
１特許庁が不服２０１１－８１０７号事件について平成２５年３月５日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は，被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，発明の名称を「抗ＶＥＧＦ抗体」とする特許（特許第３９５７７６５号。請求項の数３２。平成１０年４月３日出願，平成１９年５月１８日設定登録。優先権主張平成９年４月７日，米国；平成９年８月６日，米国。以下「本件特許」という。）の特許権者である（甲１）。
原告は，平成２１年１２月１７日，本件特許に係る発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとして，２年３月３０日の存続期間の延長登録を求めて，本件特許につき特許権の存続期間延長登録の出願（以下「本件出願」という。）をしたが（甲２），平成２３年１月６日付けで拒絶査定を受け，同年４月１８日，拒絶査定不服審判（不服２０１１－８１０７号事件）を請求し，平成２４年９月６日，手続補正を行った（甲３）。特許庁は，平成２５年３月５日，請求不成立の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月１５日，原告に送達された。(2)平成２４年９月６日付け手続補正後における延長登録の理由となる処分（以下「本件処分」という場合がある。）の内容及び本件出願の理由は，以下のとおりである（甲２，３）。
ア延長登録の理由となる処分
薬事法１４条９項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ処分を特定する番号
承認番号２１９００ＡＭＸ００９１００００
ウ処分の対象となったもの
販売名アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
一般名ベバシズマブ（遺伝子組換え）
（以下，上記販売名及び一般名で特定される医薬品を「本件医薬品」という。）エ処分の対象となったものについて特定された用途「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用における，成人への，ベバシズマブとして１回７．５ｍｇ／ｋｇ（体重）での，投
与間隔３週間以上の点滴静脈内注射」
オ処分を受けた日
平成２１年９月１８日
カ政令で定める処分を受けた物が特許請求の範囲に記載されていること請求項１１等に記載のヒト化抗ｈＶＥＧＦ抗体が処分を受けたベバシズマブ（遺伝子組換え）である。（以下，略）
(3)本件医薬品については，本件処分に先立って，平成１９年４月１８日付けで以下の医薬品製造販売承認（以下「本件先行処分」という。）がされている。本件処分は，本件先行処分の製造販売承認事項一部変更承認であり，主な変更事項は，「用法及び用量」に新たな用法・用量を追加した点にある。（甲１３ないし１６）
ア処分の根拠
薬事法１４条１項
イ承認番号
２１９００ＡＭＸ００９１００００
ウ効能又は効果
「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」
エ用法及び用量
他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人には，ベバシズマブとして１回５ｍｇ／ｋｇ（体重）又は１０ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内投与する。投与間隔は２週間以上とする。
２特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲は，以下のとおりである（以下，請求項１ないし３２に係る発明を順に「本件特許発明１」ないし「本件特許発明３２」といい，本件特許発明１ないし１１，１４，１６，１９，２０，２３，２７ないし３２を併せて「本件特許発明」という。）（甲１）。
「【請求項１】以下の超可変領域アミノ酸配列：ＣＤＲＨ１（ＧＹＸ１ＦＴＸ２ＹＧＭＮ，ここに，Ｘ１はＴまたはＤであり，Ｘ２は，ＮまたはＨである：配列番号１３０），ＣＤＲＨ２（ＷＩＮＴＹＴＧＥＰＴＹＡＡＤＦＫＲ，配列番号２）およびＣＤＲＨ３（ＹＰＸ１ＹＹＧＸ２ＳＨＷＹＦＤＶ，ここに，Ｘ１はＹまたはＨであり，Ｘ２はＳまたはＴである：配列番号１３１）を含む重鎖可変ドメイン，並びに以下の超可変領域アミノ酸配列：ＣＤＲＬ１（ＳＡＳＱＤＩＳＮＹＬＮ，配列番号４），ＣＤＲＬ２（ＦＴＳＳＬＨＳ，配列番号５）およびＣＤＲＬ３（ＱＱＹＳＴＶＰＷＴ，配列番号６）を含む軽鎖可変ドメインを有している，約１ｘ１０－８Ｍを超えないＫｄ値でヒト血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）と結合するヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。
【請求項２】約５ｘ１０－９Ｍを超えないＫｄ値でヒトＶＥＧＦと結合する，請求項１記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。


【請求項３】インビトロにおける内皮細胞のＶＥＧＦ－誘導増殖を阻害する，請求項１記載のＥＤ５０値が５ｎＭを超えないヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項４】インビボでのＶＥＧＦ－誘導血管形成を阻害する，請求項１記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。
【請求項５】Ａ６７３インビボ腫瘍モデルにおいて，５ｍｇ／ｋｇで少なくとも５０％の腫瘍の増殖を阻害する，請求項４のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項６】前記ＣＤＲＨ１が，ＧＹＴＦＴＮＹＧＭＮ（配列番号１）のアミノ酸配列からなる，請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項７】前記ＣＤＲＨ３が，ＹＰＨＹＹＧＳＳＨＷＹＦＤＶ（配列番号３）のアミノ酸配列からなる，請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項８】前記ＣＤＲＨ１が，ＧＹＴＦＴＮＹＧＭＮ（配列番号１）のアミノ酸配列からなり，前記ＣＤＲＨ３が，ＹＰＨＹＹＧＳＳＨＷＹＦＤＶ（配列番号３）のアミノ酸配列からなる，請求項１～７のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項９】配列番号７のアミノ酸配列を含んでなる重鎖可変ドメインを有する請求項８記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。
【請求項１０】配列番号８のアミノ酸配列を含んでなる軽鎖可変ドメインを有する請求項１～９のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１１】配列番号７のアミノ酸配列を含んでなる重鎖可変ドメインと配列番号８のアミノ酸配列を含んでなる軽鎖可変ドメインを有する，請求項１～８のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。
【請求項１２】ＣＤＲＨ１がＧＹＤＦＴＨＹＧＭＮ（配列番号１２８）のアミノ酸配列からなる，請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１３】ＣＤＲＨ３がＹＰＹＹＹＧＴＳＨＷＹＦＤＶ（配列番号１２９）のアミノ酸配列からなる，請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１４】配列番号１２７のアミノ酸配列を含んでなる重鎖可変ドメインを有する請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１５】配列番号１１８のアミノ酸配列を含んでなる重鎖可変ドメインを有する請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１６】さらに配列番号１２６のアミノ酸配列を含んでなる軽鎖可変ドメインを有する，請求項１２～１５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１７】さらに配列番号１１７のアミノ酸配列を含んでなる軽鎖可変ドメインを有する，請求項１２～１５のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項１８】配列番号１１７のアミノ酸配列を含んでなる軽鎖可変ドメインと配列番号１１８のアミノ酸配列を含んでなる重鎖可変ドメインを有する，請求項１～５のいずれかに記載のヒト化抗体ＶＥＧＦ抗体。
【請求項１９】完全長の抗体である請求項１～１８のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。
【請求項２０】ヒトＩｇＧである請求項１９のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。【請求項２１】抗体フラグメントである請求項１～１８のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体。
【請求項２２】Ｆａｂである請求項２１の抗体フラグメント。【請求項２３】請求項１～２２のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体またはそのフラグメントと薬学的に許容し得る担体とを含む組成物。【請求項２４】請求項１の抗体をコードする単離された核酸。【請求項２５】請求項２４の核酸を含有するベクター。【請求項２６】請求項２５のベクターを含有する宿主細胞。【請求項２７】請求項２６の宿主細胞を，核酸が発現されるように培養することを含む，ヒト化抗ＶＥＧＦ抗体の製造方法。
【請求項２８】宿主細胞培養からヒト化抗ＶＥＧＦ抗体を回収することを更に含む請求項２７の方法。
【請求項２９】哺乳動物のＶＥＧＦ誘導血管形成の阻害に使用するための，請求項１～２２のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体またはそのフラグメントを含有する医薬組成物であって，該医薬組成物が治療上有効な量で該哺乳動物に投与され，該ヒト化抗ＶＥＧＦ抗体が約１ｘ１０－８Ｍを超えないＫｄ値でヒトＶＥＧＦと結合する，医薬組成物。
【請求項３０】哺乳動物がヒトである請求項２９の医薬組成物。【請求項３１】哺乳動物が腫瘍を有する請求項２９の医薬組成物。【請求項３２】哺乳動物がレチナール障害を有する請求項２９の医薬組成物。」
３審決の理由
審決の理由は別紙審決書写しに記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。


(1)特許法６７条の３第１項１号の判断において，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるのではなく，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（以下「発明特定事項に該当する事項」という。）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切である。ただし，同法６８条の２は，存続期間が延長された場合の特許権の効力について，「処分の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しているところ，医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められていることから，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（以下「発明特定事項及び用途に該当する事項」という。）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切である。また，医薬品の承認書に記載された用途に該当する事項とは，延長された権利の実効性や第三者による結果の予測性を担保すべきことを考慮すると，承認書に記載された効能・効果であると解するのが相当である。そして，処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分（先行処分）が存在する場合には，特許発明のうち，処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」によって特定される範囲は，先行処分によって実施できるようになっていたといえ，同法６７条の３第１項１号の拒絶理由が生じる。(2)本件特許発明１ないし１１，１４，１６，１９，２０，２３，２７，２８に
ついて
本件特許発明１ないし１１，１４，１６，１９，２０，２３，２７，２８は，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない発明である。
ア本件特許発明１について
本件処分は，一般名が「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，効能・効果が「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」に係る医薬品を対象とするものである。「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」は，本件特許発明１の発明特定事項である「以下の超可変領域アミノ酸配列・・・を含む重鎖可変ドメイン，並びに以下の超可変領域アミノ酸配列・・・を含む軽鎖可変ドメインを有している，約１ｘ１０－８Ｍを超えないＫｄ値でヒト血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）と結合するヒト化抗ＶＥＧＦ抗体」に該当する。また，効能・効果である「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」は，用途に該当する事項である。
これに対し，本件先行処分は，一般名が「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，効能・効果が「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」に係る医薬品を対象とするものであり，本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項及び用途に該当する事項」を備えた医薬品を対象とするものである。してみると，本件特許発明１のうち，本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項及び用途に該当する事項」によって特定される範囲は，本件先行処分によって実施できるようになっていたといえる。イ本件特許発明２ないし１１，１４，１６，１９，２０，２３，２７，２８に
ついて
本件特許発明２ないし１１，１４，１６，１９，２０，２３，２７，２８は，いずれも本件特許発明１をさらに限定した発明であり，本件特許発明２ないし１１，１４，１６，１９，２０，２３，２７，２８のうち本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項及び用途に該当する事項」によって特定される範囲は，本件特許発明１のうち本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項及び用途に該当する事項」で特定される範囲に包含されるか又は一致するものであり，本件先行処分によって実施できるようになっていたといえる。
(3)本件特許発明２９ないし３２について
本件特許発明２９は，「請求項１～２２のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体」を有効成分とし，「哺乳動物のＶＥＧＦ誘導血管形成の阻害に使用する」ことを用途とする医薬の発明であり，本件特許発明３０ないし３２は本件特許発明２９を引用して記載された医薬の発明である。
ア本件特許発明２９について
本件処分の対象となった医薬品の「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」は，本件特許発明２９の有効成分である「請求項１～２２のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体」に，本件処分の対象となった医薬品の効能・効果である「治癒切断不能な進行・再発の結腸・直腸癌」は，本件特許発明２９の用途における阻害の対象である「哺乳動物のＶＥＧＦ誘導血管形成」に該当する事項である。これに対し，本件先行処分は，一般名が「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，効能・効果が「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」に係る医薬品を対象とするものであり，本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた医薬品を対象とするものである。してみると，本件特許発明２９のうち，本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は，本件先行処分によって実施できるようになっていたといえる。
イ本件特許発明３０ないし３２について
本件特許発明３０ないし３２は，いずれも本件特許発明２９をさらに限定した発明であり，本件特許発明３０ないし３２のうち本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は，本件特許発明２９のうち本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」で特定される範囲に包含されるか又は一致するものであり，本件先行処分によって実施できるようになっていたといえる。
(4)以上のとおり，本件特許発明１ないし３２の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められず，本件出願は特許法６７条の３第１項１号に該当し，特許権の存続期間の延長登録を受けることができない（なお，本件特許発明１２，１３，１５，１７，１８，２１，２２，２４ないし２６に係る物は本件処分の対象となった医薬品に含まれるものではないから，これらの特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえない。）。
第３取消事由に関する当事者の主張
１原告の主張


(1)特許法６７条の３第１項１号該当性判断の誤り（取消事由１）
ア本件処分の内容等
(ｱ)   抗がん剤による治療の特徴
本件医薬品の有効成分は「ベバシズマブ」と呼ばれるヒト化抗ＶＥＧＦ抗体であり，本件医薬品の有効成分は本件特許発明１の技術的範囲に属し，また，本件医薬品は本件特許発明２９の技術的範囲に属する。
本件特許発明２９の医薬品のように，発がんのメカニズムを分子レベルで明らかにし，特定の分子をターゲット（標的）とした薬は，分子標的薬又は分子標的治療薬と呼ばれる。がんの治療においては，複数の抗がん剤が併用されることが多く，使用される抗がん剤に応じて，標準的な投与レジメンが確立している。多くの分子標的薬は，確立した投与レジメンに追加して投与されるが，その際，既存の各治療方法に応じて分子標的薬の用法・用量を設定する必要が生じるため，既存の治療方法ごとに臨床試験が必要とされる。
抗がん剤は，治療領域と副作用域が近接し，例えば，優れた効果を発揮する用量の領域に近接して重篤な副作用が発現する領域があるため，用法・用量は極めて重要な意義を有するものとして厳格に評価される。
(ｲ)本件先行処分と本件処分の内容
本件先行処分では，用法及び用量が「他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはベバシズマブとして１回５ｍｇ／ｋｇ（体重）又は１０ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内投与する。投与間隔は２週間以上とする。」であるのに対し，本件処分では，用法及び用量として「他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはベバシズマブとして１回７．５ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は３週間以上とする。」が追加されている。本件先行処分と本件処分の対象とする医薬品は，有効成分，効能・効果において共通する。
本件先行処分は，１サイクルが２週間のＦＯＬＦＯＸ療法やＦＯＬＦＩＲＩ療法（４４～４６時間の点滴を必要とする。）とベバシズマブを組み合わせて使用するためのものである。本件先行処分の用量５ｍｇ／ｋｇ（体重）は未治療の場合に，用量１０ｍｇ／ｋｇ（体重）は既治療の場合に，それぞれ適用される。投与間隔の「以上」との記載は，副作用が回復するまで待つ必要がある場合のためのものである。本件先行処分によって，ＦＯＬＦＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用療法及びＦＯＬＦＩＲＩ療法とベバシズマブ療法との併用療法が可能となった。これに対し，本件処分は，１サイクルが３週間のＸＥＬＯＸ療法と組み合わせて使用するためのものである。ＸＥＬＯＸ療法は，投与間隔が長いのみならず，２時間の点滴と内服薬の投与で済むから，患者及び医療従事者の負担は著しく軽減される。本件処分は，これによって，初めてＸＥＬＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用療法が可能となった点に意義がある。
(ｳ)禁止の解除の範囲
上記のとおり，抗がん剤の治療領域と副作用域は近接していることから，抗がん剤では，他の領域の薬剤に比べ，用法・用量が極めて重要であり，これを厳格に定める必要がある。本件先行処分では，１回５ｍｇ／ｋｇ（体重）又は１０ｍｇ／ｋｇ（体重）の投与についてのみ禁止が解除されたのに対し，本件処分により，１回７．５ｍｇ／ｋｇ（体重）での投与について，その禁止が初めて解除された。なお，本件先行処分の用量である１回５ｍｇ／ｋｇ（体重）と１０ｍｇ／ｋｇ（体重）とは，任意に何れかを選択できるのではなく，未治療であるか既治療であるかによる相違である。
また，本件先行処分では投与間隔は「２週間以上」，本件処分では投与間隔は「３週間以上」であるが，標準的なＦＯＬＦＯＸ療法及びＦＯＬＦＩＲＩ療法での１サイクルは２週間であり，標準的なＸＥＬＯＸ療法での１サイクルは３週間である。副作用のような特別の事情のない限り，原則として，ＦＯＬＦＯＸ療法又はＦＯＬＦＩＲＩ療法とベバシズマブ療法との併用療法では，投与間隔は２週間であり，ＸＥＬＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用療法では，投与間隔は３週間であることは，当業者における共通の理解であるといえる。
前記のとおり，ＦＯＬＦＯＸ療法及びＦＯＬＦＩＲＩ療法は，２週間ごとに４４時間又は４６時間もの長時間の点滴が必要であるため，点滴及びそのための入院・通院に当たって患者の負担が大きいという課題があった。それに対し，ＸＥＬＯＸ療法での点滴は，３週間毎に病院で２時間行われるのみであり，それ以外は，内服薬（カペシタビン）で済む。本件処分により，ＸＥＬＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用が可能となったことにより，患者の負担を大幅に軽減するとともに，医療従事者の負担も軽減した。
イ特許法６７条の３第１項１号の要件の非充足について(ｱ)特許法６７条の３第１項１号は，延長登録の出願を拒絶するに当たっては，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないこと」に該当することを要件とする。
本件先行処分では，本件医薬品につき，本件先行処分で承認された用法・用量による投与についてのみ禁止が解除された。これに対し，本件処分は，薬事法１４条９項の承認であり，本件処分で追加された用法・用量での本件特許発明の実施（例えば，ＸＥＬＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用療法のための本件医薬品の販売）は，本件処分によって初めて，その禁止が解除された。したがって，本件特許発明の実施には，「政令で定める処分を受けることが必要であつた」のであり，特許法６７条の３第１項１号には該当しない。


延長登録制度の趣旨は，特許権の取得後も法規制によって特許発明を実施できない場合に，侵食された存続期間を回復することにある。法規制によって，特許発明の一部についての実施が禁止されていた場合に，その期間を回復することが，延長登録制度の趣旨に沿うものといえる。また，本件処分によって初めて禁止が解除された範囲は，本件特許発明の技術的範囲に属する。したがって，本件出願は，同号の「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないこと」との拒絶要件には該当しない。
(ｲ)審決は，特許法６７条の３第１項１号の「特許発明の実施」に関し，①医薬品の承認書に記載された事項のうち特許請求の範囲の発明特定事項（特許発明の構成要件）に該当する事項（発明特定事項に該当する事項）のみを抽出し，それによって特定される範囲の実施が「特許発明の実施」である，②ただし，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される範囲の実施が「特許発明の実施」である，と解釈する。
しかし，以下のとおり，審決の解釈は，特許法に何ら根拠を有しておらず，法律の文言から逸脱しており，誤っている。
ａ薬事法と特許法とでは目的を異にし，薬事法で法定された審査事項と特許法の発明特定事項とは相違する。このような相違が存在するにもかかわらず，医薬品の承認書に記載された事項を特許発明の発明特定事項に画一的に当てはめる合理性はない。
ｂ審決の解釈によると，特許請求の範囲の記載における発明特定事項の書きぶりによって，特許法６７条の３第１項１号の「特許発明の実施」の内容が左右されることになる。例えば，特許請求の範囲の記載に用法・用量の限定がない場合は，「任意の用法・用量」が含まれることを意味し，いずれの用法・用量であっても技術的思想として含んでいると理解されるはずである。これに対して，審決は，薬事法の審査及び承認対象の項目のうち，特許請求の範囲に明示の限定のある項目のみによって特許法６７条の３第１項１号の「特許発明」を特定するが，特許請求の範囲に明示の限定のある項目とそうでない項目とを区別する合理的な理由はない。なお，特許庁の審査実務において，用法・用量が，特許発明の特定において意味のあるものとして扱われたのは，平成２１年１１月１日以降であり，本件特許の登録時点においては，用法・用量による発明の特定は認められていなかった。また，本件特許の審査段階では，特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶理由について，審決のような解釈が採用されると予測することは不可能であり，特許請求の範囲に用法・用量に関する発明特定事項を記載することは，不可能であった。ｃ審決は，「用途」を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明であっても，用途に該当する事項は，特許法６７条の３第１項１号の「特許発明の実施」の特定に用いると解釈した。しかし，「用途」に限って例外的な扱いをする根拠はない。審決は，「用途」を例外的に扱う理由として，同法６８条の２を引用するが，同規定は存続期間が延長された場合の特許権の効力に関する規定であって，延長登録出願の拒絶理由を定める規定ではない。同法６７条の３第１項１号の規定する拒絶理由の解釈に同法６８条の２は関係しない。
ウ承認のために臨床試験を要する場合の延長登録について仮に，薬事法上の承認ごとに延長登録が認められないとしても，承認のために臨床試験を要する場合には，延長登録が認められるべきである。臨床試験には長期間を要し，その結果，薬事法上の承認取得において長期間を要するから，同法１４条１項又は９項の承認の申請に当たって臨床試験の試験成績に関する資料を必要とするため，特許発明の実施をすることができない期間があったときは，延長登録が認められると解すべきである。
現在の運用では，新たな用量の医薬品についても，同条９項の承認を得るためには，臨床試験が求められ，本件処分も，「申請に当たって臨床試験の試験成績に関する資料を要する同法１４条１項又は９項の承認」に該当し，本件処分を受けるためには，臨床試験が必要であった。以上の実情を考慮すると，本件出願は特許法６７条の３第１項１号に該当せず，延長登録が認められるべきである。(2)特許法６８条の２所定の先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲につい
ての解釈の誤り（取消事由２）
以上のとおり，特許権の存続期間の延長登録出願についての拒絶査定の可否は，専ら，その要件規定である特許法６７条の３第１項１号所定の「その特許発明の実施に同法６７条２項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき」に該当するか否かにより判断すべきである。仮に，同法６７条の３第１項１号の拒絶査定の可否に当たり，同法６８条の２の規定を考慮する余地があったとしても，以下のとおり，薬事法上の審査事項である「用法，用量」は，特許法６８条の２所定の「（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）」の「用途」に含まれると解すべきである。すなわち，同条は，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，政令で定める処分の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用される物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，及ばない旨規定する。審決は，薬事法上の審査事項中の「効能，効果」のみが「用途」に対応すると解釈した上で，医薬発明の「用途」を治療対象である病気（「癌」）と特定する。しかし，薬事法の審査事項である「効能，効果」のみが「用途」であるとする解釈は，根拠に欠ける。


「用途」とは，「使用の道。使いみち。用いどころ。」を意味するのであるから，「効能，効果」に限定されず，「用法，用量」も含まれると解すべきである。薬事法上，「用法，用量」は「効能，効果」と同程度に重視されている。例えば，用法・用量は，有効成分及び効能・効果と同等に，新医薬品に該当するか否かの判断に当たり考慮すべき項目に該当する。また，薬事法上，医薬品の製造販売承認の審査対象となる項目のうち，使い方に関する審査項目は，「効能，効果」と「用法，用量」である。「用途」が「効能，効果」に限定される理由はない。このように，「用法，用量」が重要な意義を有するものであるにもかかわらず，「効能，効果」のみを抽出し，「用法，用量」を捨象することに合理的な根拠はない。特許庁の運用においても，医療分野での研究開発の進展により，用法・用量の重要性が増してきたことから，従来の審査基準を改定し，平成２１年１１月１日以降の審査では，治療対象の病気を特定した医薬の発明と同様に，用法・用量を特定した医薬の発明も，物の発明として審査し，特許を付与する運用を実施している。以上のとおり，特許法６７条の３第１項１号の拒絶理由の判断に当たり，同法６８条の２の規定を考慮する余地があったとしても，同条括弧書きの「用途」は，薬事法の「効能，効果」に限定されるものではなく，「用法，用量」も含むと解されるべきであり，審決の判断は誤りである。
(3)まとめ
以上のとおり，本件特許発明に「用法，用量」に対応する発明特定事項が存在しなかったことを理由として，本件特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められず，本件出願は特許法６７条の３第１項１号に該当するから特許権の存続期間の延長登録を受けることができないとした審決の判断には誤りがある。
また，同法６８条の２所定の先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲の解釈についても誤りがある。
２被告の反論
(1)特許法６７条の３第１項１号該当性判断の誤り（取消事由１）に対して
ア本件処分の内容等について
(ｱ)原告は，ＸＥＬＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用療法での本件特許発明１及び２９の実施は，本件処分によって初めて実施可能となった旨主張する。しかし，以下のとおり，原告の主張は失当である。
本件特許発明１は，新規で有用なヒト化抗ＶＥＧＦ抗体を見出したことを技術的思想とする，いわゆる物質発明であり，本件特許発明２９は，上記ヒト化抗ＶＥＧＦ抗体が哺乳動物のＶＥＧＦ誘導性血管形成の阻害に適用できるという新たな用途を見出したことを技術的思想とする，いわゆる用途発明である。本件処分で追加された用法・用量で使用される医薬品の製造販売が本件処分によって初めてできるようになり，ＸＥＬＯＸ療法との併用療法が可能になったとしても，そのことをもって，上記のような技術的思想による本件特許発明１や２９の実施が本件処分によって初めてできるようになったとはいえない。
薬事法の処分によって禁止が解除される行為は，薬事法上の処分単位で定まるものであるのに対し，特許発明は，発明特定事項で表現される技術的思想を単位とするものであるから，本件処分によって禁止が解除された行為があるとしても，そのことをもって，本件特許発明１や２９を，技術的思想とは無関係に，処分を受けた特定の医薬品に区分して，本件特許発明１や２９が初めて実施できるようになったということはできない。
原告の主張は，本件特許発明１及び２９の実施を，本件特許発明１や２９の技術的思想と無関係な，本件処分で追加された用法・用量で使用される医薬品そのものの製造販売等の行為と混同するもので，失当である。
特許法６７条の３第１項１号における「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（発明特定事項に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為，ととらえることが妥当である。そして，「用途」を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえ，用途に該当する事項とは，医薬品の承認書に記載された「効能，効果」と解するのが妥当である。本件では，「治癒切除不能な進行・再発の結腸・大腸癌」（発明特定事項である「哺乳動物のＶＥＧＦ誘導血管形成」に該当する。）の阻害に使用するための，「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」（発明特定事項である「請求項１～２２のいずれかに記載のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体」に該当する。）を含有する医薬組成物という態様での本件特許発明２９の実施，及び，「治癒切除不能な進行・再発の結腸・大腸癌」（用途に該当する事項）に対して使用される「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」（請求項１の発明特定事項全体に該当する。）という態様での本件特許発明１の実施は，先行処分によってできるようになっていた。
(ｲ)審決は，特許法６７条の３第１項１号の「特許発明の実施」に関し，①医薬品の承認書に記載された事項のうち発明特定事項に該当する事項のみを抽出し，それによって特定される範囲の実施が「特許発明の実施」である，②ただし，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される範囲の実施が「特許発明の実施」であると解釈した。この審決の解釈は，以下のとおり，合理的である。


ａ用途を特定する事項を発明特定事項に含む特許発明の場合（上記①の場合）(a)承認を受けた医薬品は，承認書に記載された多数の事項で特定された製品である。これに対し，特許発明とは，技術的思想の創作を発明特定事項によって表現したものであり，具体的な製品そのものではない。そうすると，特許法６７条の３第１項１号における「特許発明の実施」を，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（特許発明に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為とする審決の解釈は，同法７０条１項，３６条５項，２条１項の規定に照らし，合理的なものである。特許権の存続期間の延長制度はあくまでも特許法に規定された制度であり，また，政令で定める処分には薬事法のみならず農薬取締法（将来的にはさらに追加される可能性もある。）も関係する。したがって，「特許発明の実施」を，薬事法に依拠して解釈するのではなく，特許法に規定された特許発明の技術的範囲の定義（７０条１項），特許請求の範囲の記載事項についての規定（３６条５項），発明の定義（２条１項）を根拠に解釈することには，十分な合理性があり，具体的な事案において，医薬品の承認書に記載された事項を特許発明の発明特定事項と対応付けることによって「特許発明の実施」をとらえることは，妥当である。(b)特許請求の範囲に用法・用量に係る特定事項が存在しないということは，用法・用量が特許発明の技術的思想に関係のない事項であることを意味する。したがって，特許発明の実施を用法・用量を考慮しないで解釈することは，合理的である。なお，本件特許発明２９は，請求項１のヒト化抗ＶＥＧＦ抗体が，哺乳動物のＶＥＧＦ誘導性血管形成の阻害に適用できるという新たな用途を見出したという技術的思想により，新規性及び進歩性が認められる発明であり，審査段階で，新規性が認められるために用法・用量を特許請求の範囲に記載する必要はなかったし，また，明細書に記載されていないＸＥＬＯＸ療法との併用療法が可能な用法・用量を特許請求の範囲に記載することは，そもそもできなかった。したがって，特許庁の審査の運用変更により，原告が存続期間の延長登録の機会を逃したということはない。ｂ用途を特定する事項を発明特定事項に含まない特許発明の場合（上記②の場合）
特許法６８条の２は，存続期間が延長された場合の特許権の効力について，その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合には，当該用途に使用されるその物についての特許発明の実施以外の行為に特許権の効力が及ばないと規定している。医薬品の製造承認は，「物の使用される特定の用途が定められている場合」に該当し，延長された特許権の効力は，「承認された用途に使用される医薬品」以外には及ばない。物質特許については，存続期間が延長された場合に特許権の効力が及ぶ範囲を考慮して，同法６７条の３第１項１号の「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される範囲の実施であると解釈するのが妥当である。イ承認のために臨床試験を要する場合の延長登録に対して原告は，臨床試験には長期間を要し，その結果，薬事法上の承認取得には長期間を要するから，薬事法１４条１項又は９項の承認の申請に当たって臨床試験の試験成績に関する資料を必要とするため，特許発明の実施をすることができない期間があったときは，延長登録が認められるべきであると主張する。しかし，特許法６７条２項に規定する「当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するもの」でありさえすれば，延長登録が認められると解釈することはできず，原告の主張は失当である。(2)特許法６８条の２所定の先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲につい
ての解釈の誤り（取消事由２）に対して
ア前記のとおり，特許法６８条の２と同法６７条の３第１項１号とを整合的に解釈して，物質特許について特許発明の実施に処分を受けることが必要であったかを判断するに当たっては，存続期間が延長された場合に特許権の効力が及ぶ範囲を考慮し，医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される範囲の実施が同号の「特許発明の実施」であると解釈するのが妥当である。
医薬用途特許について延長登録が認められた場合には，延長された当該特許権の効力は，その態様についての特許発明の実施行為に及ぶと解するのが相当である。そして，物質特許の場合には，延長された特許権の効力が医薬用途特許の場合よりも狭くならないよう，同法６８条の２における「用途」を「効能，効果」と解釈する必要がある。
この場合に，「用途」に該当する事項を「効能，効果」及び「用法，用量」ととらえると，当該処分に基づいて延長された物質特許に係る特許権の効力は，承認された特定の「効能，効果」及び「用法，用量」の範囲内に制限された狭い範囲でしか及ばないこととなり，物質特許を取得した特許権者にとって，権利の実効性が担保できないこととなる。また，存続期間の延長が５年を限度とするものであっても，当該特許権の満了時期に関する第三者の予測を裏切り，第三者の利益を害する場合がある。
以上によると，物質特許について，同法６７条の３第１項１号の「特許発明の実施」を処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえた上で，「用途」に該当する事項とは，医薬品の承認書に記載された「効能，効果」と解するのが相当であり，審決の解釈は妥当である。
イ薬事法上，用法・用量が効能・効果と同程度に重要な概念として扱われているとしても，特許法と薬事法とは目的を異にすることに照らすならば，用法・用量が技術的思想となっていない特許発明の実施の解釈には関係しない。平成２１年１１月１日以降の審査においては，用法及び用量を特定した医薬発明（物の発明）は，用法及び用量の特定の点が公知の医薬との相違点となり，新規性が認められることとなったが，そのことは，ヒト化抗ＶＥＧＦ抗体ががんの治療に適用できるという新たな用途を見いだしたことを技術的思想とする本件特許発明に係る特許権が存続期間の延長登録の要件を満たすか否かとは，無関係である。
第４当裁判所の判断


当裁判所は，審決には，以下のとおりの誤りがあると判断する。すなわち，審決は，概要，①承認の対象となる医薬品は，承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して，特許発明は，技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから，両者は異なる，②したがって，特許法６７条の３第１項１号該当性を判断するに当たって，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（発明特定事項に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである，③ただし，同法６８条の２は，存続期間が延長された場合の特許権の効力について，「処分の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており，医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである，④処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分（先行処分）が存在する場合には，特許発明のうち，処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」によって特定される範囲は，先行処分によって実施できるようになっていたというべきであり，同法６７条の３第１項第１号により拒絶される，と判断した。
しかし，審決の上記判断には，誤りがある。その理由は，以下のとおりである。１特許法６７条の３第１項１号該当性判断の誤り(取消事由１）について(1)特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨


特許法は，６７条１項において，特許権の存続期間を特許出願の日から２０年と定めるが，同時に，同条２項において，その特許発明の実施について政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間があったときは，５年を限度として，その存続期間の延長をすることができると定めて，特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は，以下のとおりである。すなわち，「その特許発明の実施」について，同法６７条２項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には，特許権者は，たとえ，特許権を有していても，特許発明を実施することができず，実質的に特許期間が侵食される結果を招く（もっとも，このような期間においても，特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく，特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について，当該第三者に対して，差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって，特許権者の被る不利益の内容として，特許権の全ての効力のうち，特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものであるといえる。）。そして，このような結果は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし，また，開発者，研究者に対しても，研究開発のためのインセンティブを失わせることから，そのような不都合を解消させ，研究開発のためのインセンティブを高める目的で，特許発明を実施することができなかった期間について，５年を限度として，特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。なお，政令で定められた薬事法の承認や農薬取締法の登録は，いわゆる講学上の許可に該当し，製造販売等の行為が，一般的抽象的に禁止され，各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによって初めて，当該行為を行うことが許されるものであるから，特許権者が，許可を得ようとしない限り，当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。しかし，特許法は，特許権者が，許可を得ようとしなかった期間も含めて，特許発明を実施することができなかった全ての期間（５年の限度はさておいて）について，存続期間延長の算定の基礎とするのではなく，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった期間，すなわち，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象とするものとした。この点については，「その特許発明の実施をすることができない期間」とは，「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味すると解すべきであるとした判例（最高裁平成１０年（行ヒ）第４３号平成１１年１０月２２日第二小法廷判決・民集５３巻７号１２７０頁参照）に照らしても明らかである。このように，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長する措置を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。(2)   特許法６７条の３第１項１号を理由とする拒絶査定の要件について特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては，拒絶すべきとの査定（審決）の要件を規定した根拠法規である特許法６７条の３第１項１号の要件適合性を判断することにより結論を導くべきである（先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は，特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否かとの点と，必ずしも常に直接的に関係する事項であるとはいえない。）。そこで，上記の特許権の存続期間の延長登録制度の趣旨に照らし，同法６７条の３第１項１号の規定を検討すると，「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには，①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと（例えば，先行処分を受けたことによって既に禁止が解除されていると評価判断できないこと等），及び，②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する行為）に含まれることが前提となり，その両者が成立することが必要であるといえる。以上の点を前提に整理する。同法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，①「政令で定める処分を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと」（第１要件），又は，②「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』には含まれないこと」（第２要件）のいずれかを選択的に論証することが必要となる（なお，同法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，審査等実務の円滑な運営及び公平の理念から，出願人において明らかにすべきものと解される。）。以上を総合すれば，審査官（審判官）において，上記の要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同法６７条の３第１項１号を理由に延長登録の出願を拒絶すべきとの結論を導くことはできないというべきである。(3)医薬品の製造販売等についての承認について薬事法１４条１項は，医薬品，医薬部外品，一定の化粧品又は医療機器の製造販売をしようとする者は，品目ごとにその製造販売について厚生労働大臣の承認を受けなければならない旨を，同条９項は，同条１項の承認を受けた者が，当該品目について，承認された事項の一部を変更しようとするときは，その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない旨を規定している。医薬品に係る同条１項の承認及び同条９項の承認は，特許法６７条２項の政令で定める処分に該当する（特許法施行令３条）。


薬事法１４条１項又は９項に基づく医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の製造販売についての承認は，品目ごとに受けなければならず，承認を受けるに当たり，当該医薬品等の「名称，成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，効果，性能，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」の審査を受けるものとされている（同条２項３号)。同条２項３号では，審査の対象として，上記各事項が挙げられているが，これらは医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の全てについての審査事項を列記したものであり，上記審査事項のうち「構造，使用方法，性能」は医療機器のみにおける審査事項であり，医薬品についての審査事項ではないと解される（同条８項１号及び２号並びに１４条の４第１項１号参照）。そうすると，同法１４条１項又は９項に基づく承認の対象となる医薬品は，「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」によって特定された医薬品である。したがって，上記承認によって禁止が解除される行為態様は，当該承認の対象とされた，上記事項によって特定された医薬品の製造販売等の行為である。
(4)特許法６７条の３第１項１号所定の要件充足性の判断について前記のとおり，特許法６７条の３第１項１号は，特許権の存続期間の延長登録出願を拒絶する要件として，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と規定している。この要件のうち，前記①の「政令で定める処分を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと」との第１要件の有無を判断するに当たっては，医薬品の審査事項である「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」の各要素を形式的に適用して判断するのではなく，存続期間の延長登録制度を設けた特許法の趣旨に照らして実質的に判断することが必要である。上記の観点から，医薬品の成分を対象とする特許（製法特許，プロダクトバイプロセスクレームに係る特許等を除く。以下同じ。）について検討すると，品目を構成する要素のうち，「名称」は医薬品としての客観的な同一性を左右するものではないから，禁止が解除されたかどうかの判断要素とは解されない。また，「副作用その他の品質」，「有効性及び安全性に関する事項」は，通常，医薬品としての実質的な同一性に直接関わる事項とはいえないから，禁止が解除されたかどうかの判断要素とするまでの必要はないと解される。
以上によると，医薬品の成分を対象とする特許については，薬事法１４条１項又は９項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は，上記審査事項のうち「名称」，「副作用その他の品質」や「有効性及び安全性に関する事項」を除いた事項（成分，分量，用法，用量，効能，効果）によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当である。
(5)本件事案について
本件特許発明は，医薬品の成分を対象とする発明であるが，その医薬品に関連する製造販売等の行為について本件先行処分がされている。そこで，本件先行処分により禁止が解除されたと判断される範囲と本件処分により禁止が解除されたと判断される範囲との関係について，上記(4)の観点を踏まえて検討する。前記のとおり，本件先行処分は，薬事法１４条１項に基づいて，平成１９年４月１８日付けでされた，販売名を「アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ」，有効成分を「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，効能又は効果を「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」，用法及び用量を「他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人には，ベバシズマブとして１回５ｍｇ／ｋｇ（体重）又は１０ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内投与する。投与間隔は２週間以上とする。」とする医薬品の製造販売承認である。本件処分は，本件先行処分において承認された用法及び用量に，「他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはベバシズマブとして１回７．５ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は３週間以上とする。」を追加することを主な変更内容とする，同条９項に基づく，医薬品製造販売承認事項一部変更承認である。本件先行処分では，「他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはベバシズマブとして１回７．５ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は３週間以上とする。」との用法・用量によって特定される使用方法による本件医薬品の使用行為，及び上記使用方法で使用されることを前提とした本件医薬品の製造販売等の行為の禁止は解除されておらず，本件処分によってこれが解除されたのであるから，本件処分については，延長登録出願を拒絶するための前記の選択的要件のうち，「政令で定める処分を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと」との要件（前記第１要件）を充足していないことは，明らかである。また，本件処分により禁止が解除された，上記用法・用量によって特定される使用方法による本件医薬品の使用行為，及び上記使用方法で使用されることを前提とした本件医薬品の製造販売等の行為が本件特許発明の実施行為に該当することは，当事者間に争いはなく，本件処分については，延長登録出願を拒絶するための前記の選択的要件のうち，「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』には含まれないこと」との要件（前記第２要件）を充足していないことも，明らかである。以上のとおりであり，本件においては，「本件処分を受けたことによって本件特許発明の実施行為の禁止が解除されたとはいえない」とはいえず，特許法６７条の３第１項１号の定める，拒絶要件があるとはいえない。
(6)被告の主張について


アこの点について，被告は，①承認の対象となる医薬品は，承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対し，特許発明は技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであり，技術的思想を単位とするものであるから，両者は異なる，②特許発明は，発明特定事項で表現される技術的思想を単位とするものであるから，本件処分によって禁止が解除された行為があったとしても，そのことをもって，本件特許発明を，技術的思想とは無関係に，処分を受けた特定の医薬品に区分して，本件特許発明が初めて実施できるようになったということはできない，③したがって，特許法６７条の３第１項１号における「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（発明特定事項に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえることが妥当であり，「用途」を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，上記承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが妥当であり，用途に該当する事項とは，上記承認書に記載された「効能，効果」と解するのが妥当であると主張する。イしかし，被告の主張に係る上記①，②の各理由は，被告主張に係る結論を導くに足る論拠にはなり得ないものであり，また，被告主張に係る上記③の結論は，特許法６７条の３第１項１号の規定の趣旨及び規定の文言に反するものであって，採用の限りでない。
(ｱ)前記(1)で詳述したとおり，特許権の存続期間の延長登録の制度は，「その特許発明の実施」について，特許法６７条２項所定の処分を受けることが必要な場合には，特許権者は，特許権を有していても，特許発明を実施することができないという不都合が生じることから，その不都合を解消させる趣旨で設けられたものであり，同法６７条の３第１項１号の要件は，その趣旨，目的を実現するために設けられた規定である。
当該処分（先行処分も同様である。）によって禁止が解除された製造販売等の行為が，特許発明の実施行為に含まれないような場合には，当該処分は，特許発明の実施に何ら影響を与えるものではないから，特許発明の実施に処分を受けることが必要であったということはできないといえるが，当該処分によって禁止が解除された製造販売等の行為が，特許発明の実施行為に含まれている場合には，同号の規定する延長登録出願を拒絶するための前記選択的要件のうちの第１要件の充足の有無を検討することが必須となる。
(ｲ)この点，被告は，特許法６７条の３第１項１号における「特許発明の実施」は，「用途」を特定する事項を発明特定事項として含む特許発明の場合には，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（発明特定事項に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為，「用途」を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，上記承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為，ととらえるのが妥当であり，「用途」に該当する事項とは，上記承認書の「効能，効果」と解するのが妥当であると主張する。
被告の主張は，当該処分（先行処分を含む。）の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項と重複する事項又は特許発明の発明特定事項と重複する事項及び効能・効果によってのみ特定された範囲について，当該処分によって製造販売等の禁止の解除がされたとする趣旨を主張するものと理解されるが，同主張は，以下のとおり，採用することはできない。ａ   被告の主張は，特許請求の範囲に構成要件（発明特定事項）として記載されていない事項は，特許発明の技術的思想とはおよそ無関係な事項と扱われるべきであるとの前提に立つものと解される。しかし，特許請求の範囲における構成要件（発明特定事項）は，特許発明の技術的範囲（専有権の範囲）を画する目的で，出願人により選択，記載されるものであって，構成要件（発明特定事項）として記載されていない事項は，構成要件（発明特定事項）により限定するまでもなく，広い範囲で特許発明の技術的思想が成り立つことを意味し，その結果，広い特許発明の技術的範囲が専有権の対象となるが，構成要件（発明特定事項）として記載されていない事項が，直ちに特許発明の技術的思想と無関係であることを意味するものではない。ｂ   前記(1)で述べたとおり，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができない等の不利益を解消し，研究開発のためのインセンティブを高めるとの趣旨から，特許法において設けられた制度であり，特許法は，そのような趣旨を実現する目的から，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」という要件を拒絶のための要件として規定し，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するためにはどのような内容を論証の対象とするかを明確にしたものである。これを薬事法１４条１項又は９項に基づく医薬品を対象とした処分に限ってみても，同処分によって禁止が解除されるのは，前記説示のとおり，承認書に記載された「成分，分量，用法，用量，効能，効果」によって特定される医薬品の製造販売等の行為に限られるのであり，それを超えた特許発明の発明特定事項又は特許発明の発明特定事項及び効能・効果に該当する事項によって特定される医薬品の製造販売等の行為の全てではないことは，同法１４条１項又は９項の規定から明らかである。


本件についてみれば，本件先行処分では，本件医薬品につき，本件先行処分で承認された用法・用量（他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはベバシズマブとして１回５ｍｇ／ｋｇ（体重）又は１０ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内投与し，投与間隔は２週間以上とする。）によって特定される使用方法による使用行為，及び同使用方法で使用されることを前提とした製造販売等の行為について禁止が解除されたのに対し，本件処分では，本件処分で追加された用法・用量（他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはベバシズマブとして１回７．５ｍｇ／ｋｇ（体重）を点滴静脈内注射し，投与間隔は３週間以上とする。）についての上記各行為の禁止が解除されたのであり，本件処分によって初めて，ＸＥＬＯＸ療法とベバシズマブ療法との併用療法のための本件医薬品の販売等が可能となったものである（医薬品においては，特定の用法・用量における特許発明の実施について，相当期間の臨床試験を経て，副作用が少なく，安全性が高いことが確認されてから，ようやく承認がされるのであり（甲２５），このことからしても，承認における審査事項となった，特定の用法・用量とは異なる用法・用量による特許発明の実施については，禁止の解除がされていないことは明らかである。）。したがって，本件特許発明については，本件処分によって，初めて上記の範囲で禁止が解除されたのであるから，本件出願は，特許法６７条の３第１項１号には該当しないことは明らかである。
このような延長制度の趣旨及び要件規定の文言の規定振りに照らすならば，同号における「特許発明の実施」は，具体的な医薬品の製造販売等の承認処分の内容ではなく，医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項と重複する事項又は特許発明の発明特定事項と重複する事項及び効能・効果によってのみ特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきであるとする被告の主張を採用することはできない。ｃ   以上のとおりであり，政令で定める処分によって禁止が解除されていない特許発明の実施行為についてまで，禁止が解除されたものと擬制するとの被告の主張を採用することはできず，これに基づいて特許権の存続期間の延長登録出願を拒絶することは，誤りである。
(7)特許権の存続期間の延長に係る拒絶査定の運用の変遷について特許法６７条の３第１項１号の拒絶要件の充足性についての実務の運用に関しては，実務上変遷があった。その概要は，以下のとおりである。ア平成２３年１２月２８日に改定前の審査基準に基づく運用(ｱ)改訂前の拒絶査定に関する審査基準（以下「旧審査基準」という。）における特許法６７条の３第１項１号規定の拒絶査定に関する運用は，次のとおりであった。
すなわち，同法６７条の３第１項第１号所定の，「特許発明の実施に第６７条第２項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」の要件については，「薬事法等の規制法の本質は，その立法の趣旨からみて，ある特定の物（又は特定の用途に使用する物）を製造・販売等することを規制することにあるから，処分において特定される多数の事項のなかで物（又は，物と用途）が最も重要な事項となる。物が同一である処分（処分において用途が特定されている場合にあっては，物と用途の双方が同一である処分）が複数ある場合には，そのうちの最初の処分を受けることによってその物（又はその用途に使用するその物）について特許発明の実施ができることとなったため，その後の処分を受けることは，特許発明の実施に必要であったとは認められない。有効成分（物）及び効能・効果（用途）が同一であって製法，剤型等のみが異なる医薬品に対して承認が与えられている場合には，そのうちの最初の承認に基づいてのみ延長登録が認められる。」との運用がされていた。
(ｲ)旧審査基準では，先行処分に基づく製造販売等が当該特許発明の技術的範囲に含まれないとの観点（前記第２要件）について，全く考慮がされていなかった点で，特許法６７条の３第１項１号の規定と整合しない運用がされていたと解される。イ知財高裁平成２０年（行ケ）第１０４６０号平成２１年５月２９日判決(ｱ)上記判決は，放出制御組成物に関する特許発明の実施に，医薬品「パシーフカプセル３０ｍｇ」についての薬事法１４条１項規定の医薬品に係る承認が必要であったとして，特許権の存続期間の延長登録出願がされたのに対して，「塩酸モルヒネ」を有効成分（物）とし，同一の効能・効果（用途）を有する医薬品は，上記処分前に既に承認されていたものであって，当該医薬品の有効成分，効能・効果以外の剤型などの変更の必要上，新たに処分を受ける必要が生じたとしても，上記発明の実施に特許法６７条２項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとの審査の結論を維持した審決の適法性が争点となった事案に対するものである。
(ｲ)上記判決は，次の２点を判示した。すなわち，まず，特許権の存続期間の延長登録の出願に際し，特許法６７条の３第１項１号所定の拒絶査定をするための処分要件（要件事実）は，「その特許発明の実施に第６７条第２項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」であり，そのいわゆる主張，立証責任は，拒絶査定をする特許庁において負担すべきであることを示した。そして，具体的な事案において，先行処分の対象となった医薬品は，上記特許発明の技術的範囲に含まれず，先行処分によって禁止が解除された医薬品の製造行為等は上記特許発明の実施行為に該当しないとして，審決を取り消した。ウ最高裁平成２１年（行ヒ）第３２６号平成２３年４月２８日第一小法廷判決・
民集６５巻３号１６５４頁
上記判決は，次のとおりの理由により，特許庁長官からの上告を棄却した。すなわち，上記最高裁判決は，特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法１４条１項による製造販売の承認に先行して，当該処分の対象となった医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品について同項による製造販売の承認がされている場合であっても，先行処分の対象となった医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは，先行処分がされていることを根拠として，当該特許権の特許発明の実施に当該処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないと判示した。
エ旧審査基準の改訂


(ｱ)特許庁は，上記最高裁判決を受けて，平成２３年１２月２８日，特許法６７条の３第１項１号規定の拒絶査定に関する運用を，以下のとおり改訂した。すなわち，特許発明は，技術的思想の創作を「発明特定事項」（出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項）によって表現したものであるから，同法６７条の３第１項１号の判断において，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるのではなく，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（「発明特定事項に該当する事項」）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえ，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項（発明特定事項及び用途に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきであるとした。
その上で，当該処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」を備えた先行医薬品についての先行処分が存在する場合には，特許発明のうち，当該処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」によって特定される範囲は，先行処分によって実施できるようになっていたといえ，拒絶理由が生じるとした。
(ｲ)しかし，上記最高裁判決及び知財高裁判決は，審決が，先行処分の対象となった医薬品が延長登録出願に係る特許権の特許発明の技術的範囲に属しない場合であっても，後の処分の対象となった医薬品との間で，有効成分及び効能・効果が同一であれば，後の処分に基づく延長登録を認めないと判断したことに対し，後の処分に基づく延長登録出願が特許法６７条の３第１項１号所定の拒絶要件に該当しないとの結論を導く過程で，「特許発明の技術的範囲」との関係に言及したものにすぎない。特許庁による審査基準の上記改定は，上記最高裁判決が判示するところを超えて，独自の立場からされたものであり，前記のとおり，同号の規定の文言から離れるものであって，これを採用することはできない。
(8)小括
以上のとおり，本件出願が，特許法６７条の３第１項１号に該当するとして，特許権の存続期間の延長登録を受けることができないとした審決の判断には，誤りがあるから，その余の点を判断するまでもなく，審決は取り消されるべきである。２特許法６８条の２に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲について本件出願が特許法６７条の３第１項１号に該当するとした審決の判断には誤りがあり，その余の点を判断するまでもなく，審決は違法であることになる。また，同法６８条の２に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲については，本来，特許権侵害訴訟において判断されるべき論点であるが，念のため，以下のとおり検討を加える。
(1)特許法６８条の２の趣旨について
特許法６８条の２は，「特許権の存続期間が延長された場合（第６７条の２第５項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は，その延長登録の理由となつた第６７条第２項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，及ばない。」と規定している。
上記規定は，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，その特許発明の全範囲に及ぶのではなく，「政令で定める処分の対象となった物（その処分においてその物に使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物）」についてのみ及ぶ旨を定めている。(2)特許法６８条の２の「政令で定める処分の対象となつた物」及び「用途」に
係る特許発明の実施行為の範囲について
ア「政令で定める処分」が薬事法所定の医薬品に係る承認である場合，存続期間が延長された特許権の効力が，薬事法の承認の対象になった物（物及び用途）に係る特許発明の実施行為のうち，いかなる範囲に対してまで及ぶかについては，前記のとおり，特許権侵害訴訟において検討されるべき事項であるといえるが，関連する範囲で，便宜検討することとする。
イ薬事法１４条１項は，「医薬品・・・の製造販売をしようとする者は，品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と規定し，同項に係る医薬品の承認に必要な審査の対象となる事項は，「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（同法１４条２項，９項）と規定されている。このことからすると，「政令で定める処分」が薬事法所定の医薬品に係る承認である場合には，常に「効能，効果」が審査事項とされ，「効能，効果」は「用途」に含まれるから，同承認は，特許法６８条の２括弧書きの「その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合」に該当するものと解される。
ウ薬事法の承認処分の対象となった医薬品における「政令で定める処分の対象となった物及び用途」の解釈については，特許法６８条の２によって存続期間が延長された特許権の効力の範囲を，どのような事項によって特定すべきかの問題であるから，特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨（特許権者が，政令で定める処分を受けるために，その特許発明を実施する意思及び能力を有していてもなお，特許発明の実施をすることができなかった期間があったときは，５年を限度として，その期間の延長を認めるとの制度趣旨）及び特許権者と第三者との公平を考慮した上で，これを合理的に解釈すべきである。なお，医薬品関連特許にも様々なものがあり，これを一様に論じることは困難であるため，延長登録された特許権の効力について以下に判示するところは，医薬品の成分を対象とした特許発明について述べるものである。
(ｱ)特許法６８条の２所定の「政令で定める処分の対象となつた物」について薬事法１４条２項３号所定の前記審査事項のうち，「名称」は，医薬品としての客観的な同一性を左右するものではなく，医薬品の構成を特定する事項とならないので，延長された特許権の効力を制限する要素とは解されない。「成分（有効成分に限らない。）」は，医薬品の構成を客観的に特定する事項であって，上記審査事項における重要な要素であるから，延長された特許権の効力を制限する要素となる。


平成２５年１月３１日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官平成２３年第７４０７号特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月２９日
判決
原                      告        日本ロ   レアル   株式会   社原告                                   エヌ・   エル・   オー株   式会社上記2   名訴訟   代理人   弁護士          鈴木秀   彦同                                水口美   穂同                                渡   邊   真紀子同                                志村典   子同                                渡部峻被告                                   ａｔｏ   ｏ株式   会社被告                                   Ｐ                          １上記2   名訴訟   代理人   弁護士          山   田   威一郎同訴訟   代理人   弁理士          松井宏   記同補佐   人弁理   士        立花顕   治同                                山   下   未知子
主文
１原告らによる別紙商品目録記載の商品の輸入，製造，販売又は使用につき，被告Ｐ１が別紙特許権目録記載の特許権に基づく差止請求権，損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことを確認する。２被告らは，文書，口頭若しくはインターネットを通じて，別紙商品目録記載の商品の輸入，製造，販売又は使用が，別紙特許権目録記載の特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨を，需要者，原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知したり，流布してはならない。３被告らは，原告日本ロレアル株式会社に対し，連帯して金２００万円及びこれに対する被告ａｔｏｏ株式会社においては平成２３年７月６日から，被告Ｐ１においては平成２３年６月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４被告らは，原告エヌ・エル・オー株式会社に対し，連帯して金２００万円及びこれに対する被告ａｔｏｏ株式会社においては平成２３年７月６日から，被告Ｐ１においては平成２３年６月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
６訴訟費用は，これを１０分し，その１を原告らの負担とし，その余を被告らの負担とする。
７この判決は，第２項から第４項までに限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１主文第１項及び第２項と同旨
２被告ａｔｏｏ株式会社は，本判決確定の日から７日以内に，別紙謝罪文目録（原告ら請求）記載の謝罪文を，別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の同被告のホームページアドレス上に掲載せよ。
３被告らは，原告日本ロレアル株式会社に対し，連帯して金２０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日（被告ａｔｏｏ株式会社においては平成２３年７月６日，被告Ｐ１においては平成２３年６月２９日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４被告らは，原告エヌ・エル・オー株式会社に対し，連帯して金２０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日（被告ａｔｏｏ株式会社においては平成２３年７月６日，被告Ｐ１においては平成２３年６月２９日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５仮執行宣言
第２事案の概要
原告らは，被告らにおいて，原告らによる別紙商品目録記載の口紅（以下「本件口紅」という。）の製造，輸入，販売は，被告Ｐ１の有する別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」という。）を侵害するものである，本件口紅は原告らの製造した商品ではない，といった虚偽の事実を，本件口紅の需要者，原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知，流布し，原告らの信用を毀損したと主張している。
本件は，原告らが，(1)原告らによる本件口紅の輸入，製造，販売又は使用につき，被告Ｐ１が本件特許権に基づく差止請求権，損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに，(2)被告らの上記告知，流布が，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為（信用毀損行為）に当たるとして，①被告らに対し，不正競争防止法３条１項に基づき，文書，口頭若しくはインターネットを通じて，本件口紅の輸入，製造，販売又は使用が，本件特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨を，需要者，原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知，流布する行為の差止め，②被告ａｔｏｏ株式会社（以下「被告ａｔｏｏ」という。）に対し，同法１４条に基づく信用回復措置として，本判決確定の日から７日以内に，別紙謝罪文目録（原告ら請求）記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告ａｔｏｏホームページアドレス上に掲載すること，③被告らに対し，不正競争行為に基づく損害賠償として，原告ら各自に金２０００万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日（被告ａｔｏｏにおいては平成２３年７月６日，被告Ｐ１においては平成２３年６月２９日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
１判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか，掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
原告日本ロレアル株式会社（以下「原告ロレアル」という。）は，医薬部外品を含む全ての化粧品，香水，トイレタリー剤，美容及び頭髪用調合剤全般，香料，これらの製品と同一目的を意図する器具，備品類の製造，輸出入並びに販売等を目的とする株式会社である。原告エヌ・エル・オー株式会社（以下「原告エヌ・エル・オー」という。）は，口紅，ファンデーション，石けん，香水，トイレタリー剤，その他の化粧品及び医薬部外品の製造，輸出入並びに販売等を目的とする株式会社である。
原告エヌ・エル・オーは，原告ロレアルの１００％子会社であり，本店所在地及び代表取締役ともに同一である。原告らは，国際的に化粧品事業を展開するロレアルグループの一員であり，フランス法人であるロレアル株式会社（以下「フランスロレアル社」という。）の子会社であり，原告らは実質的に一体となり，「ロレアル」のブランド名で事業を行っている。
被告ａｔｏｏは，化粧品の製造及び販売等を目的とする株式会社であり，被告Ｐ１はその代表取締役である。
(2)本件特許権


ア被告Ｐ１は，本件特許権（以下，その特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。）を有しているが，その特許請求の範囲のうち，請求項１及び同２は，以下のとおりである（以下，各請求項に係る発明を，それぞれ「本件特許発明１」「本件特許発明２」といい，これらをあわせて「本件特許発明」という。）
【請求項１】
内周面に螺旋溝（３ａ）を設けた筒状の外筒部（３）内に，上下方向にガイド孔（４ａ）を有した筒状の内筒部（４）を相対回転可能に
収容し，
この内筒部（４）内に，ガイド孔（４ａ）を貫通し外筒部（３）の螺旋溝（３ａ）に係合する主導突起（５ａ）を設けた筒状の受皿
（５）を収容し，
外筒部（３）に対して内筒部（４）を相対回転させることにより受皿（５）が内筒部（４）内を螺旋溝（３ａ）に沿って上下方向に移動
可能とした繰り出し容器において，
内筒部（４）の外壁に変形可能な突片部（６）を設け，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）を変形させ，分別時の使用済み確認を可能にしたことを特徴とする繰り出し容器。
【請求項２】
突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設けたことを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。
イ本件特許発明１及び本件特許発明２を構成要件に分説すると以下のとおりである。
【本件特許発明１】
Ａ内周面に螺旋溝（３ａ）を設けた筒状の外筒部（３）内に，Ｂ上下方向にガイド孔（４ａ）を有した筒状の内筒部（４）を相対
回転可能に収容し，
Ｃこの内筒部（４）内に，ガイド孔（４ａ）を貫通し外筒部（３）の螺旋溝（３ａ）に係合する主導突起（５ａ）を設けた筒状の受皿
（５）を収容し，
Ｄ外筒部（３）に対して内筒部（４）を相対回転させることにより受皿（５）が内筒部（４）内を螺旋溝（３ａ）に沿って上下方向に
移動可能とした繰り出し容器において，
Ｅ内筒部（４）の外壁に変形可能な突片部（６）を設け，Ｆ内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）を変
形させ，
Ｇ分別時の使用済み確認を可能にしたことを特徴とするＨ繰り出し容器。
【本件特許発明２】
Ｉ突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設けたことを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。
(3)無効審判請求と訂正請求
ア原告ロレアルは，平成２３年１月１４日，特許庁に対し，本件特許発明が登録実用新案公報（実用新案登録第３１１６２５６号。以下「甲１９文献」という。）で開示された考案（以下「甲１９考案」という。）と同一であることなどを理由に無効とされるべきであるとして，本件特許の無効審判を請求した（甲１７。以下「本件無効審判請求」という。）。
被告Ｐ１は，本件無効審判請求において，同年４月４日，本件特許の特許請求の範囲のうち請求項１及び同２につき，以下のとおり，訂正請求をした（乙１。以下「本件訂正請求」という。下線部が訂正部分である。）。
【請求項１】
内周面に螺旋溝（３ａ）を設けた筒状の外筒部（３）内に，上下方向にガイド孔（４ａ）を有した筒状の内筒部（４）を相対回転可能に
収容し，
この内筒部（４）内に，ガイド孔（４ａ）を貫通し外筒部（３）の螺旋溝（３ａ）に係合する主導突起（５ａ）を設けた筒状の受皿
（５）を収容し，
外筒部（３）に対して内筒部（４）を相対回転させることにより受皿（５）が内筒部（４）内を螺旋溝（３ａ）に沿って上下方向に移動
可能とした繰り出し容器において，
内筒部（４）の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部（６）を設け，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され，分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能にしたことを特徴とする繰り出し容器。
【請求項２】
突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設
け，
内筒部（４）において，突片部（６）よりも下方には，径方向外方
に突出する部分が設けられ，
係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置されることを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。イ本件訂正請求の請求項１及び請求項２に係る発明（以下，それぞれを「本件特許訂正発明１」「本件特許訂正発明２」という。）を構成要件に分説すると以下のとおりである。
【本件特許訂正発明１】
訂正Ａ内周面に螺旋溝（３ａ）を設けた筒状の外筒部（３）内に，訂正Ｂ上下方向にガイド孔（４ａ）を有した筒状の内筒部（４）を
相対回転可能に収容し，
訂正Ｃこの内筒部（４）内に，ガイド孔（４ａ）を貫通し外筒部（３）の螺旋溝（３ａ）に係合する主導突起（５ａ）を設けた筒状
の受皿（５）を収容し，
訂正Ｄ外筒部（３）に対して内筒部（４）を相対回転させることにより受皿（５）が内筒部（４）内を螺旋溝（３ａ）に沿って上下方
向に移動可能とした繰り出し容器において，
訂正Ｅ内筒部（４）の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部
（６）を設け，
訂正Ｆ内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）
が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され，
訂正Ｇ分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用
済み確認を可能にしたことを特徴とする
訂正Ｈ繰り出し容器。
【本件特許訂正請求２】


訂正Ｉ突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周
面に設け，
訂正Ｊ内筒部（４）において，突片部（６）よりも下方には，径方
向外方に突出する部分が設けられ，
訂正Ｋ係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突
出する部分に対向配置されることを特徴とする
訂正Ｌ請求項１記載の繰り出し容器。
ウ特許庁は，平成２３年１０月１２日，本件訂正請求を認めるとともに，本件無効審判請求は成り立たないとの審決をした（乙１０）。原告ロレアルは，これを不服として，知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが，同裁判所は，平成２４年８月２８日，請求棄却の判決を言い渡した（乙３０）。
(4)本件容器の構成など
ア原告ロレアルは，原告エヌ・エル・オーの委託を受け，「メイベリンウォーターシャイニーピュアダイヤモンド」との名称の口紅（以下「原告口紅」という。）を日本国内に輸入し，販売している。原告口紅の容器には，内筒部の外壁に突状部があるもの（以下「本件容器」という。本件容器を備えた原告口紅が本件口紅である。）と，そのような突状部がないものとがあり，後者は本件特許発明１及び２の技術的範囲に属しない。
イ本件容器の構成は，以下のとおりである。
ａ内周面に螺旋状凹部を設けた筒状の外側部材内に，ｂ上下方向にスリットを有した筒状の内側部材を相対回転可能に収
容し，
ｃこの内側部材内に，スリットを貫通し外側部材の螺旋状凹部に係
合する凸部材を設けた筒状の皿部材を収容し，
ｄ外側部材に対して内側部材を相対回転させることにより皿部材が内側部材内を螺旋状凹部に沿って上下方向に移動可能とした化粧料
用容器において，
ｅ内側部材の外周面に容易に曲げることができる水平方向に突き出
した突状部を設け，
ｆ内側部材を外側部材に収容している状態で，突状部は外側部材の内周面に設けた内側摺接面に当接し，外側部材で押し倒されて斜め
下方向に曲げられており，
ｇ突状部は，内側部材が外側部材から取り出された時においても曲
がっている
ｈ化粧料用容器で，
ｉ突状部に当接する内側摺接面が外側部材の内周面に設けられてお
り，
ｊ内側部材の下端に径方向外方に突出する部分（突出部）が設けら
れており，
ｋ係合面が設けられた外側部材の下端部は，突出部に対向配置されている。
ウ本件容器は，本件特許発明１の構成要件ＡからＦ及びＨを，本件特許発明２の構成要件Ｉのうち本件特許発明１の引用部分以外をそれぞれ充足する（構成要件Ｇの充足性について争いがある。）。特許庁審判官は，平成２２年１０月２９日，請求人を被告Ｐ１，被請求人を原告エヌ・エル・オーとする判定請求事件（判定２０１０－６０００３６）において，本件容器は，本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属するとの判定をした（甲２４）。
(5)原告らの顧客に対する被告Ｐ１の書面送付及び被告ａｔｏｏによるウ
ェブサイト掲載
被告Ｐ１は，本件口紅を小売販売していた下記の各社に対し，以下の内容が記載された書面を送付した。
ア株式会社コクミン
①お客様相談室宛の「被疑侵害物件に関しまして」と題する平成２
２年１２月２５日付書面（甲８）
「さて，２０１０年１２月３日，心斎橋北店にて，被疑侵害物件を確認しました。」
「答弁書（エル・エヌ・オー株式会社）の主張は，当該，被疑侵害物件は，エル・エヌ・オー株式会社（日本ロレアル株式会社）が製造・販売に係る製品とは異なると主張しております。従いまして，貴社，店頭にて販売されております製品は，正規品ではないと思料されます。」
②代表取締役宛の「被疑侵害物件」と題する平成２３年１月１１日
付書面（甲９の１・２）
「２０１０年１２月３日，心斎橋店で購入致しました［メイベリンニューヨーク口紅］・・・は，判定２０１０－６０００３６のとおり，私が，保有しております特許第４３５６９０１号発明の技術的範囲に属する被疑侵害物件です。また，貴社，お客様相談室宛に資料・判定２０１０－６０００３６及び，答弁書をお送りした後も，エル・エヌ・オー株式会社と協議を重ねてまいりましたが，答弁書（送付資料）で述べた『エヌ・エル・オー株式会社が製造・販売に係る製品とは異なる』との主張を変える事はなく，また，日本ロレアル株式会社の代理人，Ｐ６弁護士は，正規品以外の被疑侵害物件は，エヌ・エル・オー株式会社及び，日本ロレアル株式会社とは係わりのない商品であるかのように理解される発言と主張を繰り返しております。」
③代表取締役宛の「警告書」と題する平成２３年１月１７日付書面
（甲１０の１・２）
「メイベリンピュアダイアモンド口紅・・・（以下「侵害物件」といいます）に関して，口頭及び書面で協力要請を繰り返し行ったが，正当理由，正当権限なく侵害物件の店頭販売を継続するなどし，私の信用及び業務に著しい損害を与えた。
私は，貴社に対して，侵害物件の差止，不当利得返還及び信用回復措置を求める。
この警告に従わない場合には，捜査機関への被害届及び，損害賠償を含む司法的措置を講じることを付言する。」
イ株式会社丸井グループ
①お客様相談室宛の平成２２年１２月８日付の書面原告ロレアルが，本件口紅につき，原告ロレアルの製品とは異なる旨主張しているとの記載や，原告口紅の品質に疑念を投げかける趣旨の記載。
②代表取締役宛の平成２３年１月４日付の書面
丸井で購入した（メイベリンの）商品は被疑侵害物件であり，原告エヌ・エル・オーとも協議を繰り返している，丸井に対しても誠意ある対応を求めるという趣旨の記載。
③代表取締役宛の「警告書」と題する平成２３年１月１５日付の書面侵害物件である本件口紅の店頭販売を正当な理由なく継続してい
るという趣旨の記載
ウ株式会社イトーヨーカ堂
「警告書」と題する平成２３年１月１７日付の書面


「私の信用及び業務に著しい損害を与えた」，「捜査機関に被害届けを提出する」の記載とともに，本件口紅（侵害物件）の差止め等を求める旨の記載。
エ株式会社マツモトキヨシ
①お客様相談室宛の「被疑侵害物件に関しまして」と題する平成２
３年１月１１日付の書面（甲１１）
「さて，２０１１年１月１０日，ららぽーと甲子園店にて，被疑侵害物件を確認しました。」
「答弁書（エル・エヌ・オー株式会社）の主張は，当該，被疑侵害物件は，エル・エヌ・オー株式会社（日本ロレアル株式会社）が製造・販売に係る製品とは異なると主張しております。従いまして，貴社，店頭にて販売されております製品は，正規品ではないと思料されます。」
②代表取締役宛の「警告書」と題する平成２３年１月１８日付の書
面（甲１２）
「メイベリンピュアダイアモンド口紅・・・（以下「侵害物件」といいます）に関して，口頭及び書面で協力要請を繰り返し行ったが，正当理由，正当権限なく侵害物件の店頭販売を継続するなどし，私の信用及び業務に著しい損害を与えた。
私は，貴社に対して，侵害物件の差止，不当利得返還及び信用回復措置を求める。
この警告に従わない場合には，捜査機関への被害届及び，損害賠償を含む司法的措置を講じることを付言する。」
オ株式会社ダイエー
①代表取締役宛の平成２２年１２月の書面
原告ロレアルが，本件口紅につき，原告ロレアルの製品ではない旨主張しており，現在においてもその主張に訂正がない旨の記載。②代表取締役宛の「警告書」と題する平成２３年１月１５日付の書面ダイエーが，侵害物件である本件口紅の店頭販売を正当な理由なく継続し，被告Ｐ１の信用及び業務に対して著しい損害を与えたとして，侵害物件の差止めを求める旨の記載。
カ株式会社井田両国堂
①代表取締役宛の「ご協力願い書」と題する平成２２年１２月１８
日付の書面（甲１３の１・２）
「メイベリンウォーターシャイニーピュアダイアモンドに関しまして。
２０１０年１１月１８日付け，イオンリテール株式会社・・・に提出した報告書内，・・・とした根拠となる資料及び，入手先の情報提供のご協力をお願い申し上げます。
このご協力願い書を受け取った日から５日以内に書面による回答をお願い致します。期限内にご協力が得られない場合には，イオンリテール株式会社に，２０１０年１１月１８日付け報告書は，根拠のない報告書であった旨を報告させて頂きます。」
②代表取締役宛の「警告書」と題する平成２３年１月１３日付の書
面（甲１４）
「メイベリンピュアダイアモンド口紅・・・に関して，私がイオンリテール株式会社に行った問い合わせに，前記企業に対して意味不明の報告書を提出するなどし，私の信用及び業務に対して著しい損害を与えた。
この警告書を受け取った日から５日以内に侵害物件の販売差止，不当利得返還及び信用回復措置を求める。
この警告に従わない場合には，貴社，及びイオンリテール株式会社に対して，生じた損害の賠償を求める。また，捜査機関に被害届を提出することを付言する。」
キ株式会社ヨドバシカメラ
お客様相談室宛の平成２３年１月１３日付の書面
原告エヌ・エル・オーが本件口紅は正規の製品ではないと主張している，ヨドバシカメラ梅田店で被疑侵害物件を確認した，企業として誠意ある対応を求める旨の記載。
ク株式会社東京ドーム
代表取締役宛の「警告書」と題する平成２３年１月１９日付の書面
（甲１５の１・２）
「メイベリンピュアダイアモンド口紅・・・（以下「侵害物件」といいます）に関して，口頭及び書面で協力要請を繰り返し行ったが，正当理由，正当権限なく侵害物件の店頭販売を継続するなどし，私の信用及び業務に著しい損害を与えた。
私は，貴社に対して，侵害物件の差止，不当利得返還及び信用回復措置を求める。
この警告に従わない場合には，捜査機関への被害届及び，損害賠償を含む司法的措置を講じることを付言する。」
ケ被告ａｔｏｏのウェブサイト掲載
被告ａｔｏｏは，平成２２年１２月９日を含む一定の期間，別紙信用回復措置対象アドレス目録記載のアドレスに開設している自社ウェブサイトにおいて，原告らによる本件口紅の販売等が本件特許権を侵害する旨の自身の主張を含め，当該特許権侵害の有無に係る原告らとの紛争経過を掲載した（甲２の１）。
(6)仮処分事件の申立から合意書締結に至るまでの経過ア原告らは，平成２３年１月１４日，被告らを債務者とし，東京地方裁判所に対し，「債務者らは，債権者らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する一切の行為をしてはならない。」「債務者らは，文書，口頭若しくはインターネットを通じて，債権者らが別紙商品目録記載の商品（判決注：原告口紅）の輸入，製造，販売又は使用が，別紙特許権目録記載の特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨及び同商品が債権者らの製造した商品ではない，又は商品ではないおそれがある旨を，需要者，債権者らの取引関係者及びその他の第三者に告知したり，流布してはならない。」との仮処分を求める申立てをした（甲３１）。
原告らと被告らは，同年２月１０日，上記仮処分申立事件の審尋期日において，「債権者らの製造販売する別紙商品目録記載の商品（判決注：原告口紅）が，債務者Ｐ１の有する別紙特許権目録記載の特許権を侵害しているかどうかを巡る紛争については，債権者らが別途提起する民事訴訟において解決を図るものとし，債務者らは，同訴訟の判決が確定するまでの間，文書，口頭若しくはインターネットを通じて，債権者らが別紙商品目録記載の商品の輸入，製造，販売又は使用が，別紙特許権目録記載の特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨及び同商品が債権者らの製造した商品ではない，又は商品ではないおそれがある旨を，需要者，債権者らの取引関係者及びその他の第三者に告知したり，流布したりしないことを確約する。」との和解をした。
イその後原告らと被告らは，双方の代理人弁護士間の交渉（甲３～５）を経た後，平成２３年５月３１日，合意書（甲３６）を交わして，以下の条項を含む合意をした（条項中「甲ら」は原告らを，「乙ら」は被告らを意味する。）。
「１甲らは，本合意書締結後１０日以内に，Ｐ１氏に対する特許権侵害差止請求権不存在確認請求（以下「本件請求」という。）を含む訴訟（以下「本件訴訟」という。）を乙らを被告として大阪地方裁判所に提起する。


２乙らは，本件訴訟に対し，反訴を提起しない。」「４本件訴訟において，突片部を有する容器に収納された甲の製品を販売する行為が別紙特許権目録記載の特許の特許権侵害にあたるとの判断がなされ，当該判決が確定した場合，甲らは，判決確定後１か月以内に，Ｐ１氏に対し，解決金として７０００万円を支払うほか，甲らの取引先に残存している侵害品を回収し，破棄するよう最大限努力する。」
(7)本訴の提起
原告らは，平成２３年６月９日に本件訴訟を提起した。
２争点
(1)特許権に基づく差止請求権等の不存在確認請求ア本件容器が本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属するか
（争点１－１）
イ本件特許は，新規性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効とされるべきものか                          （争点１－２）ウ先使用権の成否                                   （争点１－３）
(2)不正競争防止法に基づく請求
ア不正競争防止法２条１項１４号（信用毀損行為）該当性
（争点２－１）
イ不正競争防止法３条１項に基づく差止めの必要性     （争点２－２）ウ被告らの故意又は過失                             （争点２－３）エ原告らの損害                                     （争点２－４）オ不正競争防止法１４条に基づく信用回復措置の必要性
（争点２－５）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１－１（本件容器が本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属するか）について
【被告らの主張】
本件容器は，「突状部は，内側部材が外側部材から取り出された時においても曲がっている」との構成を備えるが，これにより，内側部材は外側部材に収容されていたことが確認できる。そのため，本件容器は，本件特許発明１の「分別時の使用済み確認を可能にした」（構成要件Ｇ）を充足するものである（本件特許訂正発明１の「分別時においても突片部（６）が変形していることで使用済み確認を可能にした」（構成要件訂正Ｇ）も充足する。）。
したがって，本件容器は，本件特許発明１及びこれを引用する本件特許発明２の技術的範囲に属する（本件特許訂正発明１及びこれを引用する本件特許訂正発明２の技術的範囲にも属する。）。
【原告らの主張】
本件容器において，「分別時の使用済み確認」は，突片部の変形によって可能になるものではないから，構成要件Ｇを充足しない。すなわち，「使用済み」の意味が，繰り出し容器に収納された製品が本来の目的に使用されたことであるならば，「使用済み」であることは，口紅の消耗から一見して明らかであり，内筒と外筒とを分解して，突片部の変形の有無を確認するまでもない。他方，「使用済み」の意味が，繰り出し容器として組み立てられたことをもって，その部品である内筒が「使用済み」になるという意味であるとすると，そもそも，内筒が外筒に収容されている状態の製品を見れば，内筒が「使用済み」であることは一目瞭然であり，内筒と外筒とを分解して，突片部の変形の有無を確認するまでもない。なお，本件容器は，内筒と外筒を「分別」して回収すること自体が不可能であり，実際にそのような分別回収がなされることはあり得ない。外筒を破壊しない限り，内筒と外筒は外れないし，外筒を破壊し，内筒だけを分別回収して再利用するなどということはあり得ないからである。したがって，本件容器は構成要件Ｇを充足せず，本件特許発明１及びこれを引用する本件特許発明２の技術的範囲に属しない。２争点１－２（本件特許は，新規性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効とされるべきものか）について
【原告らの主張】
本件特許発明１及び同２は，本件特許出願前に頒布された甲１９文献の開示する甲１９考案と同一であるから，新規性欠如（特許法２９条１項３号）の無効理由を有している。このことは，本件訂正請求が認められたとしても，同様であるから，以下甲１９考案と本件特許訂正発明１及び同２とを対比する。
(1)本件特許訂正発明１
本件特許訂正発明１の構成要件訂正ＡからＤ及びＨは，甲１９文献で開示されていることが明らかであるが，構成要件訂正ＥからＧまでも，以下のとおり，甲１９文献に開示されている。
ア構成要件訂正Ｅ
甲１９考案の係合固定片１３は，本件特許訂正発明１の内筒部（４）に相当する内管１０に設けられているが，甲１９文献中の「管底部の該回転台１１と相互に接続する周囲縁上には，数個の突出排列する薄片状の弾性係合固定片１３を等分に設置し，適当な高さの突出を形成する。こうして，挿入組立て後は適当に傾斜湾曲し緊密に固定される構造を形成する。」「特に該係合固定片１３の弾性による適当なサポートにより，該口紅本体１８を伸ばし使用する時も圧力により該内管１０が回転し，該口紅本体１８が内部へと収縮する状況の発生を防止する」（段落【０００６】）との記載によれば，当該係合固定片１３は変形可能であり，変形することを予定しているといえる。そして，係合固定片１３は，摩擦抵抗を与えることが目的であるところ，最初から斜め下方に出ている突起よりも，水平方向に出ている突起の方が，組み合わせた時に斜め下方に変形することによって，摩擦抵抗が大きくなるのは当然である。実際，甲１９文献には，「管底部の該回転台１１と相互に接続する周囲縁上には，数個の突出排列する薄片状の弾性係合固定片１３を等分に設置し，適当な高さの突出を形成する。こうして，挿入組立て後は適当に傾斜湾曲し緊密に固定される構造を形成する。」（段落【０００６】）と明確に記載されており，「突起」が，組み立て「前」には「傾斜湾曲」していないこと，すなわち水平方向に突き出ていることは，当業者にとって明白である。したがって，甲１９考案の係合固定片１３は，「内筒部（４）の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部（６）」（構成要件訂正Ｅ）に相当する。
イ構成要件訂正Ｆ


甲１９文献には，係合固定片１３について，「管底部の該回転台１１と相互に接続する周囲縁上には，数個の突出排列する薄片状の弾性係合固定片１３を等分に設置し，適当な高さの突出を形成する。こうして，挿入組立て後は適当に傾斜湾曲し緊密に固定される構造を形成する。」「特に該係合固定片１３の弾性による適当なサポートにより，該口紅本体１８を伸ばし使用する時も圧力により該内管１０が回転し，該口紅本体１８が内部へと収縮する状況の発生を防止する」（段落【０００６】）との記載がある。これら記載に基づけば，内管１０に設けられた係合固定片１３が嵌合管１６の内壁面に接触して弾性力を付与する以上，当然に係合固定片１３が変形していると理解される。そして，前記のとおり，係合固定片１３が組立て前には水平方向に突き出ていることも考え合わせれば，「内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され，」（構成要件訂正Ｆ）も，甲１９文献に開示されているといえる。
ウ構成要件訂正Ｇ
(ア)甲１９考案の係合固定片１３につき，被告らは，弾性サポートを形成するという甲１９考案の特徴に鑑みると突片部が折れ曲がった状態に固まることは想定されていない旨主張する。
しかし，係合固定片１３にポリプロピレンなどのごく一般的な素材を使用した場合，塑性変形するため，分解しても水平に突き出した状態に戻るわけでないことは，当業者にとって周知の事実である。そのため，「分別時においても突片部（６）が変形していること」（構成要件訂正Ｇ）は，甲１９考案で開示されているというべきである。
(イ)そして，構成要件訂正Ｇのうち「使用済み確認を可能にしたことを特徴とする」の部分は，発明の構成を限定するものではなく，発明によって期待される効果の記載である。しかし，発明は，課題解決のための技術的手段であるから，特に本件のような機械的製品に関する発明の新規性を判断する際には，上記のような期待される効果を発明の構成と考えることは許されない。そのため，本件特許訂正発明１の構成自体が，甲１９文献に開示されているのであれば，効果たる「使用済み確認を可能にしたことを特徴とする」が開示されているか検討するまでもなく，新規性は否定されるべきである。また，仮にかかる効果の記載を発明の構成であると考えたとしても，甲１９考案の係合固定片１３にポリプロピレンなどのごく一般的な素材を使用した場合，塑性変形することに伴う既知の効果であるから，新規性を肯定する根拠にはならない。
(2)本件特許訂正発明２
「突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設けた」（構成要件訂正Ｉ）との構成は，甲１９考案における嵌合管１６の内周に設けられ，係合固定片１３が当接する係合面そのものである。この点，被告が相違点とする唯一の根拠は，甲１９文献の図２において，弾性係合固定片１３の下方にある内管１０の突出部分が，嵌合管１６の下端部から垂直に下ろした直線上まで延びていないため，「対向配置」（構成要件訂正Ｋ）といえないということのようである。しかし，被告らの言う「対向配置」は，外筒部（３）と内筒部（４）の隙間を狭くして，突片部６に塑性変形を生ぜしめるという意味しかないところ，甲１９文献には，「挿入組立て後は適当に傾斜湾曲し緊密に固定される構造」（段落【０００６】）というように，外筒と内筒との間隔を，弾性係合固定片１３を傾斜湾曲させるに足りる程度に狭くするべきことは明確に記載されている。甲１９文献の図２で内管１０の突出部分が，嵌合管１６の下端部から垂直に下ろした直線上まで延びていないのは，そのようなデザインに限定する趣旨でなく，単なる設計事項であることは明らかである。
そのため，「対向配置」なるものは，何ら新規性を根拠づけるものではない。
【被告らの主張】
(1)本件特許発明１は，以下のとおり，甲１９文献に記載も示唆もされていない構成，つまり，突片部の使用前及び分別後の状態を特定した構成を有しているものであるから，新規性を有することは明らかである。
ア構成要件訂正Ｆ
本件特許発明１の突片部は，構成要件Ｆで示すように，「内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され」る必要がある。すなわち，本件特許発明１では，突片部が，外筒部に押し倒されて復元できない状態まで変形されている必要がある。
これに対し，甲１９考案の係合固定片は，弾性による適当なサポートにより，嵌合管を押圧するため，復元可能な状態で，傾斜湾曲しているに過ぎず，本件特許発明１のように押し倒されて下方に変形した状態ではない。むしろ，本件特許発明１のように復元しないよう変形すると，甲１９考案の効果を得ることができないのである。
かかる相違から明らかなように，本件特許発明１と甲１９考案は使用時の係合片の態様が全く異なるものであり，甲１９文献には，「内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され」（構成要件訂正Ｆ）との構成が開示されていない。
イ構成要件訂正Ｅ
構成要件訂正Ｅは，使用前に，突片部が水平方向に突出するとの構成であるが，かかる構成が特定されているのは，構成要件Ｇで特定する分別後の突片部の態様との差異を明確にするためである。すなわち，突片部が使用前に水平方向に突出しているのは，突片部が，使用前の水平状態から斜め下方に変形することで，使用前後の突片部の態様の差が明確になり，使用後であることが容易に視認できるためである。この点，甲１９文献の図１には，口紅ケースの組み立て前の状態が示されているが，係合固定片１３の存在が確認できる程度に示されているに過ぎず，係合固定片１３が水平であるのか，あるいは斜め下方に延びているのかを読み取ることはできない。そのため，甲１９文献が構成要件訂正Ｅを開示するものでないことは明らかである。
ウ構成要件訂正Ｇ
甲１９文献には，分別後の状態についても一切記載されていないが，これは，使用時の問題のみを解決する甲１９考案の課題からして当然である。そのため，甲１９文献が構成要件訂正Ｇを開示するものでないことも明らかである。
(2)本件特許訂正発明２


本件特許訂正発明２は，本件特許訂正発明１の構成を全て具備しているから，上記(1)より，甲１９考案との相違は既に明らかである。加えて，甲１９考案では，係合固定片の下方に径方向外方に突出する部分を有するものの，外筒部の下端は，そこからさらに径方向外方にずれており，突出部分に対して軸方向に向き合っておらず対向配置されていない。これは，内管と嵌合管とが干渉しないように，隙間を形成するという甲１９考案の課題に起因する構成であり，本件特許発明２の「係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置される」（構成要件訂正Ｋ）との構成とは相違する。したがって，本件特許訂正発明２の新規性も明らかである。
３争点１－３（先使用権の成否）について
【原告らの主張】
内筒部の外壁に突片部がある本件容器は，本件特許発明の発明者とされる被告Ｐ１の指示によることなく，台湾を本店所在地とするShyaHsinPlasticWorksCo.,Ltd.（以下「台湾シャ・シン社」という。）が実用新案権を有する甲１９考案の実施として，その子会社であるSuzhouShyaHsinPlasticCo.,Ltd.（以下「蘇州シャ・シン社」という。）が中国において製造したものである。原告らは，本件特許出願の際，尚美国際化粧品有限公司（以下「尚美公司」という。）を介して，かかる本件容器を備えた本件口紅を日本に輸入し，また，日本国内で譲渡の準備をしていたのであるから，本件特許発明につき，先使用権（特許法７９条）を有している。以下，各要件について主張する。
(1)特許出願に関わる発明の内容を知らないでその発明をした者「ランコム」ブランドの口紅に係る容器の製作図面（以下「本件図面」という。）は，平成１７年１１月１９日，蘇州シャ・シン社により，甲１９考案に基づき，内筒部の外壁に突片部を備えるよう製図され，平成１８年２月１４日に一部修正されたものである。つまり，当該突片部は，被告Ｐ１の指示によって備え付けられたわけではない。そのため，台湾シャ・シン社及び蘇州シャ・シン社は，「特許出願に関わる発明の内容を知らないでその発明をした者」に該当する。
ア甲１９考案の想到時期
台湾シャ・シン社は，本件図面が作成された当時，突片部を有する口紅容器に係る甲１９考案につき，日本での実用新案登録（甲１９）のほか，世界各国で特許又は実用新案登録の出願をしていた。本件図面が甲１９考案に基づくことは，本件図面中に，特許出願中を意味する「SH-PATP」との記載があることからも明らかである。
イ本件容器は甲１９考案の実施品であること
本件容器は，その構成からして，甲１９考案の実施品そのものである。
この点，被告らは，①本件容器が甲１９考案に基づいているのであれば，突片部は弾性サポートを形成するという甲１９考案の特徴からして，突片部が折れ曲がった状態に固まることはない，②本件容器の突片部は「等分に設置」されていない，③甲１９文献によれば，潤滑油が塗布されていないはずであるが本件容器には潤滑油が塗布されていたこと等を指摘し，本件容器が甲１９考案の実施であることを否定する。
しかし，突片部にポリプロピレンというごく一般的な素材を使用した場合，一度組み立てられた際に折れ曲がった突片部は，折れ曲がった状態のままで，水平に突き出した状態に戻るわけでないことは当業者の常識である。
また，甲１９文献では，突片部を「等分に設置」とされているが，突片部の中心部からの角度が全て９０度になるよう設置することを示しているわけではなく，突片部による弾性サポートが生じるよう適正位置に配置することを示しているだけである。本件図面中の突片部は，甲１９考案の「等分に設置」という要件を完全に満たしている。潤滑油の点についても，本件口紅に潤滑油が塗布されていたことを基礎づける証拠は何もない上，そもそも顧客の希望によって，潤滑油を塗布する場合としない場合がある以上，たまたま潤滑油を塗布した本件口紅があったとしても，それだけをもって本件容器が甲１９考案に基づくものでないということはできない。
ウ被告Ｐ１の電子メールの内容
被告Ｐ１は，平成１９年４月１９日に，蘇州シャ・シン社の従業員であるＰ５氏に対し，「さて，図面SH052023   DRIVE(F)羽根部分の権利関係を知らせて下さい。貴社保有の特許ですか。日本での使用に問題はありませんか。羽根が折れる危険性はありませんか。」という内容の電子メールを送っている。このような問合せに対し，Ｐ５氏が同4月25   日に「Forthe    DRIVE(F)，    itis    ourpatent，    thereis    noproblemtouse   inJapan.（DRIVE(F)についてですが，これは我々の保有する特許であり，日本で使用することに問題はありません。）」と回答し，同日，被告Ｐ１は「DRIVE(F)了解いたしました。」と返信している。これら文面からは，被告Ｐ１が，蘇州シャ・シン社から送られてきた図面上で，本件容器の突片部に相当する羽根部分に係る特許権を蘇州シャ・シン社らが保有しているか照会したところ，Ｐ５氏が当該羽部分は自分達の特許に基づくものであると説明し，被告Ｐ１もこれを了承しているとしか読み取りようがない。
また，蘇州シャ・シン社の代表取締役Ｐ２の秘書であるＰ３が，平成１９年３月中旬になって突如，突片部は蘇州シャ・シン社が特許権を保有していると言い始めたなどという被告らの主張する事実がなかったことは，これら電子メールの内容を見れば明らかである。
エ被告らの主張の不合理性
被告らは，蘇州シャ・シン社に対し，口紅容器に突片部を付けるアイディアを提供したのは被告Ｐ１であり，その時期は平成１８年２月８日としている。しかし，上記のとおり，本件図面が作成されたのは，平成１７年１１月１９日のことであるから，時間的前後関係だけから見ても，被告らの説明は破綻している。
しかも，被告らは，蘇州シャ・シン社に上記アイディアを提供した時期につき，当初は本件特許の出願日（平成１９年３月１日）の後と主張していたのを，それよりも早く本件容器が製造されていたことを示す証拠が提出されるや，平成１８年２月８日と主張を変遷させたのであり，その主張に信用性がないことは明らかである。(2)特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をして
いる者又はその事業の準備をしている者


ア本件容器を備えるロット番号「２Ｃ３６１」の本件口紅は，平成１８年１２月２７日に蘇州シャ・シン社で製造され，同月２８日には原告らの輸入元である尚美公司の倉庫に保管されていた。そして，それら本件口紅は，平成１９年１月５日には上海を出港し，同１０日に東京税関を通過後，同１５日群馬県にある寿倉庫に納入された。これら一連の経過と証拠との対比は，別紙本件口紅輸入経過表記載のとおりである。
したがって，原告らは，本件特許発明の「特許出願の際」である平成１９年３月１日において，本件口紅を輸入することで本件特許発明と同一である甲１９考案の実施をしており，「現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者」に該当する。なお，仮にロット番号「２Ｃ３６１」の製品に，突片部のない容器を備えた原告口紅が混在していたとしても，本件口紅が輸入されたという事実に影響を及ぼすものではない。
イまた，原告らは，「輸入」のみならず，「譲渡」による実施の準備をしていた者でもある。すなわち，原告らは，平成１９年２月以前から，本件口紅を含む原告口紅を日本国内で販売することを決定しており，雑誌やウェブサイトでその記事を掲載していた。このような記事の掲載は，本件口紅の販売の申出としての「発明の実施」に該当すると同時に，発明の実施である「事業の準備」に当たる。したがって，原告らは，「発明の実施である事業の準備をしている者」にも該当する。
(3)知得
ア「知得」は，発明の実施品を仕入れる行為によっても知得は生じ得るもので，この場合，特許発明に係る構造や内容を認識していることは必要とされない。
原告らは，前記のとおり，尚美公司を介して，平成１８年１２月１７日にシャ・シン社が製造したロット番号「２Ｃ３６１」の本件口紅を平成１９年１月１５日には日本国内に輸入していたのであるから，本件特許発明と同一である甲１９考案を，「特許出願に関わる発明の内容を知らないでその発明をした者」であるシャ・シン社「から知得」していたといえる。
イまた，本件容器の製作図面である本件図面は，原告ロレアルの親会社で，ロレアルグループの筆頭であるフランスロレアル社が，前記輸入より前から保管し，その内容を知っていたものである。したがって，ロレアルグループである原告らにおいても，本件特許発明の内容を「知得」していたといえる。
【被告らの主張】
原告らは，本件特許発明につき，特許法７９条の要件を満たすものではなく，先使用権を有しない。
各要件の主張は，以下のとおりである。
(1)本件容器は被告Ｐ１の指示に基づいて製作された本件容器は，蘇州シャ・シン社において，被告Ｐ１の指示に基づき製造した「ランコム」用の突片部付容器試作品につき，その底部の形状を変更し，「メイベリンニューヨーク」用の容器として無断使用したものである。そのため，原告らは「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得」した者とはいえない。
ア被告ａｔｏｏと蘇州シャ・シン社は，平成１７年３月２６日，使い切り容器の製造に関する覚書を交わした。当時蘇州シャ・シン社は，「ランコム」用の容器を製造していたが，被告Ｐ１の発明した使い切り容器の技術提供を受け，その試作品を製作することとしたのである。そして，被告Ｐ１は，平成１８年２月８日，上記試作品製作の打ち合わせのため来日していた蘇州シャ・シン社代表取締役のＰ２に対し，内筒に突片部を有する容器のアイディアを説明し，「使用済み確認をするための印をつけるという技術があるのだけれども，興味があるか」「もし興味があるなら，試作品を作ってもらえないか」と持ち掛けたところ，Ｐ２社長はこれを快諾した。さらに，被告Ｐ１は，同日の晩，日本国内のホテルに宿泊していたＰ２に対し，バイク便にて，①突片部の配置（中心から９０度ずつの等分配置ではなく，あえて非等分な位置に配置する。），②突片部の形状（角の形を左右非対照にする。），③ランコムの通常の容器に設けられているストッパーを外すことを記載した指示書を送付した。蘇州シャ・シン社は，それから間もない平成１８年２月１４日に本件図面を作成したものであり，被告Ｐ１からの上記３つの指示が全て具体的に反映されている。被告Ｐ１は，平成１９年２月７日，蘇州シャ・シン社本社にて，「ランコム」の既存の容器をもとに製造された突片部を有する口紅容器の現物を見せてもらい，当該突片部が使用後も折れ曲がっていることを確認したため，その後同年３月１日に本件特許の出願を行った。このような経過からして，本件容器の突片部が，被告Ｐ１の指示に由来することは明らかである。
イ原告らは，平成１９年４月における蘇州シャ・シン社との電子メールでのやりとりを殊更に問題視し，被告らの主張は信用できないと主張しているが，被告Ｐ１は，同年３月にＰ３から突片部を有する容器の権利を自分達が保有していると聞かされたことを受け，事実関係を確認するために電子メールを送ったに過ぎない。電子メールには，被告Ｐ１が突片部を有する容器を発明した旨示唆する記載はないが，当時は使い切り容器を大至急完成させることが社運をかけた最重要課題であり，突片部はあくまで付随的な技術にとどまるため，あえて波風を立てる必要はないと考えたからである。そのため，上記電子メールの内容は，被告らの主張と何ら矛盾するものではない。
(2)原告らは本件特許発明の内容を知得していないア一般論として，先使用者が，図面などを見た場合のほか，発明の実施品を購入することによって発明の内容を「知得」する場合があることを特段争うものではないが，発明の実施品を購入すれば直ちに知得したものとみなすかのような原告らの解釈は採り得ない。先使用権は，特許出願前に独自に発明の内容を知得して発明の実施又は実施の準備をしていた者に対し，実施料なしに特許発明を実施できる大変強い権利を与えるものであるが，かかる権利を，特許発明の認識すらない販売業者に認める必要性は皆無である。
本件において原告らは，本件特許発明と同一である甲１９考案の内容を知らなかったというだけでなく，本件容器に突片部が存在していたことすら知らなかったと明言しているのであるから，原告らが本件特許発明の内容を「知得」していたなどと評価できないことは明らかである。
イまた，フランスロレアル社が本件特許発明の内容を知得していたとしても，その子会社とはいえ，あくまで別法人である原告らが，本件特許発明を知得したことにはならない。そもそも，フランスロレアル社が本件図面を目にしていたかも不明である。


(3)本件特許出願前に本件口紅が輸入されたとの立証不十分原告らは，本件口紅を，本件特許出願前に輸入していたと主張するが，その証拠は到底信用できるものではない。まず原告らの主張は，ロット番号「２Ｃ３６１」の口紅の容器に突片部が設けられていること（甲２５）を全ての出発点としているが，この製品をどのようなルートで入手したか一切明らかにしていない。ロット番号が記載されたシールの貼り換えが容易であることは原告らも自認しているのであるから，その信用性は極めて疑わしく，本訴のため捏造された証拠である可能性が高い。加えて，原告らの提出する証拠には，その作成当時に存在しなかった会社名が記載されているものも含まれており，当該証拠のみならず，他の証拠に関しても偽造されたことが強く疑われる。
そもそも，本訴訟では「ランコム」に係る本件図面は提出されている一方，本件容器の図面は一切証拠として提出されていないが，これは当該図面の作成日が本件特許出願後であるからに他ならない。また，原告らの調査結果からでさえ，口紅容器の製造過程では突片部があるものとないものとが混在していたことがはっきりと理解できる。
原告らは，中国における口紅容器の製造過程には全く関与していないため，蘇州シャ・シン社や尚美公司から提出された信憑性の低い中途半端な証拠しか提出できないというのが実態である。このような信用性に欠ける証拠によっては，本件突片部付口紅が本件特許出願前に輸入されていたとの立証が不十分であることは明らかである。
４争点２－１（不正競争防止法２条１項１４号（信用毀損行為）該当性）
について
【原告らの主張】
被告Ｐ１は，平成２２年１２月から平成２３年１月にかけてのわずか２か月の間に，「競争関係にある他人」に当たる原告らの取引先である原告口紅の卸売業者や小売店に対し，前記「１判断の基礎となる事実」の(5)記載のとおり，直接あるいは書面により，本件口紅が被告Ｐ１の本件特許を侵害する等の虚偽の事実を執拗に告知し，その結果原告らの商品に対する営業上の信用は著しく害された。
また，被告ａｔｏｏも，前記「１判断の基礎となる事実」の(5)記載のとおり，被告Ｐ１による上記一連の行動等を自社ウェブサイト上に掲載し，その結果として原告らの営業上の信用を害する虚偽事実の告知又は流布を行った。
このような被告らの行為が「営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」という不正競争行為（不競法２条１項１４号）に当たることは明らかである。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
原告らは，本件口紅の輸入，製造，販売などによって，被告Ｐ１の本件特許権を侵害したのであるから，被告らの行為は，「虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」には当たらない。
５争点２－２（不正競争防止法３条１項に基づく差止めの必要性）について
【原告らの主張】
前記４【原告らの主張】記載の被告Ｐ１の行為により，原告らは，取引先に対する説明・謝罪等を余儀なくされ，これにより原告らは通常の業務に支障をきたした。さらに，原告口紅をいったん店頭から引き下げるなどの対応をとった取引先もあり，原告らは極めて重大な営業上の損害を被った。このような信用棄損行為が再開されれば，原告らと取引先との信頼関係が破壊され，原告らの商品取扱い中止等の結果も招きかねない上，情報の流布によって一般消費者の原告らに対するイメージが著しく劣化し，回復困難な損害を生じることは明らかである。そして，被告Ｐ１が本訴において原告らによる本件特許権侵害を主張し続けていることを考えると，被告Ｐ１が同様の行為をいつ再開してもおかしくない状況にあるといえる。一方，被告ａｔｏｏのウェブサイト上には，現在前記４【原告らの主張】記載のような掲載はされていないが，本訴における主張内容からすると，やはり同様の掲載をいつ再開してもおかしくなく，その場合，原告らの営業上の利益が侵害されることは明らかである。
したがって，原告らは被告らの「不正競争によって営業上の利益を侵害され，又は侵害されるおそれがある者」（不正競争防止法３条１項）に当たる。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
６争点２－３（被告らの故意又は過失）について
【原告らの主張】
(1)被告Ｐ１
被告Ｐ１は，蘇州シャ・シン社に対して，突片部の指示をしたことがない上，蘇州シャ・シン社の製造した口紅容器の図面に描かれた突片部が甲１９考案に基づくことを認識していながら，前記４【原告らの主張】記載の信用毀損行為に及んだのであるから，その故意性は明らかである。
(2)被告ａｔｏｏ
被告ａｔｏｏによる前記４【原告らの主張】記載の信用毀損行為につき，被告ａｔｏｏの代表取締役は被告Ｐ１であるところ，その認識を前提とすれば，故意又は過失があったことは明らかである。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
７争点２－４（原告らの損害）について
【原告らの主張】
(1)原告らは，被告らの信用毀損行為により，営業上の信用毀損による無形の損害を被った上，弁護士及び弁理士の費用，不正競争行為に対応するための経費等，信用回復のために相当額を費やしている。これら損害額の合計は，各自２０００万円を下らない。
(2)被告らの不正競争行為は，客観的に関連し共同して行われたものであるから，原告らに対し，連帯して損害賠償責任を負うものといえる。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
８争点２－５（不正競争防止法１４条に基づく信用回復措置の必要性）に
ついて
【原告らの主張】
前記４【原告らの主張】記載のとおり，被告ａｔｏｏは，自社ウェブサイトを通じて信用毀損行為を行ったものである。この点，同サイトは，インターネットへアクセスできる者であれば，誰でも閲覧し得たわけで，現に閲覧した者を特定することは，事実上不可能である。そのため，信用回復の措置として，謝罪文を送付させることは困難であるが，このウェブサイトを１度閲覧した者であれば，同サイトの存在を認識しており，再度同サイトを閲覧する可能性が存在すると考えられる。
したがって，信用回復措置として，被告ａｔｏｏのウェブサイト上に別紙謝罪文目録（原告ら請求）記載の謝罪文を掲載させることが必要である。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１争点１－１（本件容器が本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属するか）について
本件容器につき，本件特許発明１及び同２のうち構成要件Ｇを除く部分の充足性に争いはない。


そして，以下のとおり，本件容器は，構成要件Ｇも充足するため，本件特許発明１及び同２の各技術的範囲に属すると判断する。
(1)特許請求の範囲の文言
構成要件Ｇは，「分別時使用済み確認を可能にしたことを特徴とする」というものであるが，その他の構成要件をあわせて読むと，内筒部（４）の外壁に設けられた変形可能な突片部（６）が，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に変形することにより，その後に内筒部（４）と外筒部（３）を分別しても，その変形が視覚的に確認可能な程度に残存すること，つまり，突片部（６）の変形残存によって，内筒部（４）が繰り出し容器として使用済みである旨確認できることを求めていると解される（構成要件訂正Ｇ「分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能にしたことを特徴とする」は，この趣旨を明確にしたものと理解される。）。
(2)本件明細書の記載
本件明細書は，【発明が解決しようとする課題】につき，「この発明は，被繰り出し物の用途に応じてリュースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能な構造の繰り出し容器を得ようとするものである。」（段落【０００８】）とした上，【課題を解決するための手段】として，「内筒部４の外壁に変形可能な突片部６を設け，内筒部４を外筒部３に収容する際に，突片部６を変形させ，分別時の使用済み確認を可能にした」（段落【０００９】），「このように，容器の分別後には突片部６が変形しているので使用済み部材であることを容易に確認することができる。」（段落【００１０】）と記載されている。
これら記載は，特許請求の範囲上の文言に基づく上記(1)の解釈と整合するものといえる。
(3)構成要件Ｇの解釈
以上によれば，構成要件Ｇは，内筒部（４）の外壁に設けられた突片部（６）につき，内筒部（４）の外筒部（３）への収容時に生じる変形が，内筒部（４）と外筒部（３）の分別後にも，視覚的に確認可能な程度残存していることを求めるものと解される。
(4)本件容器の構成
前記判断の基礎となる事実，証拠（甲５１，乙２１，証人Ｐ４）及び弁論の全趣旨によれば，本件容器の構成につき，以下の事実が認められる（本件図面［甲５１］は，原告らが日本国内で販売する口紅のうち商品名「ランコム」の口紅容器に係るものであるが，これと本件容器との間には，以下の認定の範囲において構成上の差異はない。）。
本件容器の内側部材の外周面には，容易に曲げることができる水平方向に突き出した突状部が設けられている。当該突状部は，内側部材底部と内側部材を回転させる回転台が相互に接続する周囲縁上に４片設けられており，薄片状のポリプロピレン（ＰＰ）又は同程度の弾性を有するプラスチックでできている。これら４片の突状部は，内側部材の長手軸に対して直交し，かつ，互いに直交する２本の軸線のそれぞれに対して線対称に設けられており，一方の軸線からの距離が他方の軸線からの距離よりやや離れて設けられている。本件容器を組み立てた状態，すなわち，内側部材が外側部材により外側を覆われた状態で，いずれの突状部も，回転台側に折れ曲がっている。いったん組み立てた本件容器を分解した場合，回転台側に押し倒された突状部は復元力により元の起立した状態に戻ろうとするが，塑性変形した分は元に戻らず，折れ曲がった状態が視覚的に確認できる程度残存する。
(5)充足性の判断
本件容器の「内側部材」は本件特許発明１の「内筒部（４）」に，「外側部材」は「外筒部（３）」に当たり，「突状部」は，「内筒部（４）の外壁に設けられた突片部」に当たる。そして，当該「突状部」は，本件容器を組み立てた状態で，回転台側に折れ曲がる上，本件容器の分解後も，それら突状部は水平方向には戻らず，折れ曲がった状態が視覚的に確認できる程度残存すると認められるから，構成要件Ｇの求める構成，つまり，突片部（６）の変形が，内筒部（４）と外筒部（３）の分別後にも，視覚的に確認可能な程度に残存するとの構成を備えており，同構成要件を充足するといえる。
(6)小括
したがって，本件容器は，本件特許発明１及び同２の全ての構成要件を充足しており，その技術的範囲に属するといえる。
２争点１－３（先使用権の成否）について
以下に述べるとおり，本件容器は，本件特許の出願前に公知であった甲１９考案の実施品と認められる。この点のみからしても，本件口紅の販売等が本件特許権を侵害するとの被告らの主張に疑問が生じるところであるが，本件では原告らの先使用権（特許法７９条）が成立するため，この点についての判断を示すこととする。
(1)本件容器は甲１９考案の実施品といえるか
原告らは，突状部を備えた本件容器につき，台湾シャ・シン社が実用新案権を有する甲１９考案（平成１７年１２月２日発行の甲１９文献で開示）に基づくものである旨主張する。そこで，先使用権の成否を検討するに当たり，まず本件容器が甲１９考案の実施品といえるかを検討する。
ア甲１９考案
(ア)台湾シャ・シン社は，以下の考案（甲１９考案）につき実用新案権を有している（甲１９考案に係る明細書及び図面をあわせて「甲１９明細書」という。）。
考案の名称口紅ケース内管の回転制御構造
出願日      平成１７年８月３０日
登録日      平成１７年１０月１９日
登録番号    実用新案登録第３１１６２５６号
実用新案登録請求の範囲
【請求項１】
主に内管を含み，
該内管底部は回転台と相互に連結し，該内管両側にはそれぞれスライド槽を形成し，外側に嵌設する嵌合管上の螺旋導入槽に対応し，該内管の中空内部には口紅本体を設置する充填台を組合せ，該内管
の回転により口紅の昇降を形成し，
該内管底部と該回転台が相互に接続する周囲縁上には，数個の突出排列する弾性係合固定片を等分に設置し，該嵌合管により外側を覆う時，該係合固定片の突出により，嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保することを特徴とする口紅ケース内管の回転制御構造。
(イ)請求項１の考案（甲１９考案）を構成要件に分説すると，以下のとおりである。’   主に内管を含み，


Ｂ’該内管底部は回転台と相互に連結し，該内管両側にはそれぞれスライド槽を形成し，外側に嵌設する嵌合管上の螺旋導入槽に対応し，該内管の中空内部には口紅本体を設置する充填台を組合せ，該内管
の回転により口紅の昇降を形成し，
Ｃ’該内管底部と該回転台が相互に接続する周囲縁上には，数個の突出排列する弾性係合固定片を等分に設置し，該嵌合管により外側を覆う時，該係合固定片の突出により，嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保することを特徴とするＤ’口紅ケース内管の回転制御構造。
(ウ)甲１９明細書には，以下の記載がある。
「【技術分野】
【０００１】
本考案は一種の口紅ケース内管の回転制御構造に関する。特に一種の口紅内管底部の環状周囲面上に適当に突出する数枚の弾性固定片を設置し，嵌合管底部と相互に嵌設後は適当な係合状態を呈し，嵌合管はオーバーハング設置を形成し，口紅充填台との間は適当な間隙を具え，口紅の回転力を一致させ円滑な昇降操作を確保可能で，潤滑剤を一切使用する必要がないため，口紅本体の使用が安全で衛生的となる口紅ケース内管の回転制御構造に係る。
【背景技術】
【０００２】
公知の口紅ケースの内管と口紅本体が相互に組合され回転制御される構造設計は，およそ図４，５，６に示すように，内管２０に口紅本体２１の充填台２２を穿置し，該内管２０両側管面にそれぞれＬ型のスライド槽２３を設置するものである。該管体底部には回転台を接続し，該口紅本体２１を昇降させる回転制御操作を行う。全体の昇降操作は，主に該内管２０外側に嵌合管２４を穿設し，内部には螺旋導入槽２５を具えることにより，該充填台２２両側の凸軸２６を該スライド槽２３に挿入，組合せ後，該嵌合管２４の螺旋導入槽２５内部に嵌設し，該口紅本体２２を該導入槽２５と該内管２０面上のスライド槽２３に沿って昇降させる。
該公知の口紅本体２１の昇降操作は，通常は手で嵌合管２４の外側を握り，反対の手で底部の充填台２２を持ち該充填台２２を操作し，該螺旋導入槽２５に従い昇降させるもので，該内管の直立スライド槽２３に対応し操作することにより，該口紅本体２１を上下に伸縮させることができる。
しかし，公知の嵌合管２４と内管２０間の相互組合せ設計は，部品が全て組成材質であるため，回転時にはその真円度の不足或いはサイズのコントロール不良により，実際の組合せ槽道間の相互摩擦を引起している。さらに，実際の口紅の充填台２２は，変形或いはサイズの緩みにより，部品全体が構造に入り込み或いはサイズが合わなくなるなど，組立て後の変形を生じており，実際の昇降回転操作における干渉或いは非円滑などを形成している。この回転が非円滑である状況を改善するため，通常は槽孔上に潤滑剤を塗布し摩擦の減少を図るが，該潤滑剤は極めて高い確率で口紅と混合し得る。しかし，口紅は化学顔料で製造するため，同様に化学材料である潤滑剤と混合すると，口紅の色が変質する可能性がある。さらには，使用における口紅の安全性，衛生状況にも悪影響を及ぼしかねない。加えて潤滑剤の塗布により，該口紅本体２１を伸ばし使用する時には，しばしば唇に塗る時の圧力により，自動的に内部へと収縮し不便である。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
公知構造には以下の欠点があった。
すなわち，公知構造では管面の硬度の不足，成型時の塑性変形による真円度の不足，組立て時に生じ得る押し込みによる偏りなどのために，回転が非円滑となり緩み，また滑移動する状況が発生する。本考案は上記構造の問題点を解決した口紅ケース内管の回転制御構造を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記課題を解決するため，本考案は下記の口紅ケース内管の回転制御構造を提供する。
それは主に口紅内管底部の環状周囲面上に適当に突出する数枚の弾性係合固定片を設置し，嵌合管底部と相互に嵌設後は適当な係合状態を呈し，該内管を回転操作する時には一定の摩擦係数を維持し，管体の真円度不足による回転の偏りを改善することができ，潤滑剤を一切使用する必要がないため，口紅本体の使用が安全で衛生的となり，製品の品質を効果的に向上させることができることを特徴とする口紅ケース内管の回転制御構造である。
【考案の効果】
【０００５】
上記のように，本考案は内管と回転台間の管面上に直接弾性係合固定片を等分に配置し，嵌合管に穿設後，自然に定位，組合され，口紅ケース内管と螺旋嵌合間の安定的な組立てを実現し，口紅ケース管面の変形により生じる様々な欠点を改善することができる。さらに，潤滑剤の塗布を省くことができるため，口紅の使用における安全性と回転操作の快適性を大幅に向上させることができる。」
イ構成要件Ａ’，Ｂ’及びＤ’の充足性
前記判断の基礎となる事実及び前記１(4)で認定した本件容器の構成によれば，本件容器の「内側部材」「回転台」「スリット」「外側部材」「螺旋状凹部」「皿部材」「化粧料用容器」が，それぞれ甲１９考案の「内管底部」「回転台」「スライド槽」「嵌合管」「螺旋導入槽」「充填台」「口紅ケース」に当たり，甲１９考案の構成要件Ａ’，Ｂ’及びＤ’を各充足することは明らかである。
ウ構成要件Ｃ’の充足性
(ア)実用新案登録請求の範囲の文言


構成要件Ｃ’は，「該内管底部と該回転台が相互に接続する周囲縁上には，数個の突出排列する弾性係合固定片を等分に設置し，該嵌合管により外側を覆う時，該係合固定片の突出により，嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保する」というものである。つまり，「該内管底部と該回転台が相互に接続する周囲縁上」という位置に，「数個の突出排列する弾性係合固定片を等分に設置」するという構成を有し，その結果として，「該嵌合管により外側を覆う時，該係合固定片の突出により，嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保する」という機能を生じることが求められている。
「固定片」については，「弾性」の部材であることが求められている上，「嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保する」ものである以上，かかる機能を果たすだけの弾性を有することが求められていると解される。しかし，「内管」と「嵌合管」とを分解した後，当該「固定片」が「嵌合管」の嵌設前の形に戻る，つまり，嵌設時の変形の痕跡を全く残さないほどの復元力を有することは，所望される実施形式の１つであるとしても（乙３０・３４ページ参照），これを必須の構成とする文言上の根拠はない。また，「数個」の「固定片」は「等分に設置」とされているが，上記機能を生じるための構成であることに照らせば，「固定片」間の距離に，上記機能を阻害しない範囲内で若干の差異があるにとどまる場合までを除外する趣旨とは解されない。
(イ)甲１９明細書の記載
前記認定のとおり，「弾性係合固定片」については，「特に一種の口紅内管底部の環状周囲面上に適当に突出する数枚の弾性固定片を設置し，嵌合管底部と相互に嵌設後は適当な係合状態を呈し，嵌合管はオーバーハング設置を形成し，口紅充填台との間は適当な間隙を具え，口紅の回転力を一致させ円滑な昇降操作を確保可能」（段落【０００１】），「口紅内管底部の環状周囲面上に適当に突出する数枚の弾性係合固定片を設置し，嵌合管底部と相互に嵌設後は適当な係合状態を呈し，該内管を回転操作する時には一定の摩擦係数を維持し，管体の真円度不足による回転の偏りを改善することができ」（段落【０００４】）との記載がある。これらの記載でも，「適当な係合状態」，「適当な間隙」，「一定の摩擦係数を維持」など，「適当」，「一定」との表現が繰り返されており，「固定片」に求められる弾性は，これらの機能を果たし得る程度で足りることが読み取れる一方，それ以上に強度な弾力や復元力を必須とする根拠は，甲１９明細書上にも見当たらない。
(ウ)構成要件Ｃ’の解釈
以上によれば，構成要件Ｃ’における「弾性係合固定片」は，「該内管底部と該回転台が相互に接続する周囲縁上」という位置に，等しい距離あるいは下記機能を害しない範囲のおおよそ等しい距離を置いて複数個設置され，「該嵌合管により外側を覆う時，該係合固定片の突出により，嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保する」という機能を果たし得るだけの弾力が求められていると解される。その一方で，「内管」と「嵌合管」とを分解した後，当該「固定片」が「嵌合管」の嵌設前の形に戻る，つまり，嵌設時の変形の痕跡を全く残さないような構成は求められていない（そもそも，弾性部材を折り曲げた場合であっても，弾性変形と共に一定の塑性変形は生じるところ，塑性変形した分は元に戻らず，折れ曲がった状態が一定程度維持されるため，変形の痕跡を残さないということは，技術常識上想定しにくい。）。
(エ)充足性の判断
前記認定のとおり，本件容器の突状部は，薄片状のポリプロピレン又は同程度の弾性を有するプラスチックである。そして，前記判断の基礎となる事実，証拠（甲５１，乙２１，証人Ｐ４）及び弁論の全趣旨によれば，内側部材と外側部材の隙間の幅より突状部の高さが長いため，内側部材を外側部材に挿入すると，突状部は外側部材に押されて回転台側に倒された状態となるが，押し倒された突状部が板ばねの作用を奏して外側部材内壁に弾性的に接触することで，内側部材の外壁と外側部材の内壁との間に隙間を作り，両部材が直接接触する場合と比べ，回転操作時の摩擦力を軽減することが認められる。また，本件容器の突状部は，内側部材底部と内側部材を回転させる回転台が相互に接続する周囲縁上に４片設けられているが，隣接する突状部間の距離は，厳密な等間隔にはなっていない。しかし，その距離の差異はわずかである（甲５１）上，４片の突状部は，内側部材の長手軸に対して直交し，かつ，互いに直交する２本の軸線のそれぞれに対して線対称に設けられており，一方の軸線からの距離が他方の軸線からの距離よりやや離れているにとどまることから，それぞれの突状部にかかる摩擦力はほぼ等しく，内側部材の外壁と外側部材の内壁とで隙間がなく直接接触する部分が生じたり，回転の際にいずれかの突状部にのみ特に大きな摩擦力がかかるほど偏った配置となっているわけではない。
このように考えると，本件容器は，その「突状部」が構成要件Ｃ’における「弾性係合固定片」に当たり，「等分に設置」されているといえる上，「該嵌合管により外側を覆う時，該係合固定片の突出により，嵌設時の２個の管間の弾性サポートを形成し，該２個の管面間は適当な間隙を保持し，一定の摩擦阻害力を達成し，円滑な回転制御を確保する」との機能を果たしており，同要件を充足するものといえる（本件容器を分解した場合に，突状部の折れ曲がった状態が視覚的に確認可能な程度残存することが，この判断を左右するものではない。）。
エ小括
以上によれば，本件容器は，甲１９考案の技術的範囲に属しており，その実施品といえる。
(2)事実経過
次に本件における事実経過のうち，先使用権の成否に関係するものについて検討する。前記判断の基礎となる事実，証拠（主要なものは各項末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア蘇州シャ・シン社


蘇州シャ・シン社は，台湾シャ・シン社の子会社であり，中華人民共和国を本店所在地として口紅容器の製造などを行っている。被告らとの間で以下のとおり口紅使い切り容器の商品化を進めていた時期の代表取締役は，Ｐ２であった。
（証人Ｐ４，被告Ｐ１）
イ蘇州シャ・シン社と被告ａｔｏｏとの提携
蘇州シャ・シン社は，被告Ｐ１が発明し，日本では被告Ｐ１が，中華人民共和国では被告ａｔｏｏがそれぞれ特許権を有する口紅の使い切り容器に係る発明に関心を持ち，平成１７年３月２６日，被告Ｐ１との間で，同発明につき，独占的に製造，販売することの許諾を受ける旨の覚書を交わした上，使い切り容器試作品の製作を開始した。同年６月２２日には使い切り容器の図面を作成し，平成１８年２月８日にはその試作品第１号を被告Ｐ１に手渡した。
（乙６の１～４，１１の５，１４～１８）
ウ台湾シャ・シン社による甲１９考案に係る出願
台湾シャ・シン社は，平成１７年８月から同年１０月にかけ，甲１９考案につき，日本のほか，中華人民共和国，台湾，イギリスなど複数の国及び地域で特許又は実用新案登録の出願をした。日本での実用新案登録出願日は平成１７年８月３０日，中華人民共和国での実用新案登録出願日は同年９月２７日であった。
甲１９考案の考案者は，Ｐ２の息子のＰ４である。（甲１９，５９の１～５，証人Ｐ４）
エ蘇州シャ・シン社による本件図面の作成
蘇州シャ・シン社は，かねてから原告らも含めたロレアルグループの口紅である「ランコム」や「メイベリンニューヨーク」の容器の製造を行っていた。蘇州シャ・シン社は，遅くとも平成１８年２月１４日までに「ランコム」用の容器に係る本件図面（甲５１。CUSTOMER［顧客］欄には「LANCOM」と記載されている。）を作成した。本件図面は，口紅容器の内側部材の外周面に水平方向に突き出した突状部が４片描かれ，材質としてはポリプロピレン（ＰＰ）が指定されていた。これら突状部の部位及び形状は，本件容器における４片の突状部と同じであり，上記ウのとおり既に中華人民共和国，日本などで出願済みの甲１９考案の技術的範囲に属する構成であった（前記(1)参照）。また，本件図面内には，発明の具体的内容の明示はないものの，自社グループの特許出願中を意味する「SH-PATP」（SHはシャ・シン社を，PATPは特許出願中を意味する。）との表示もされていた。一方，被告Ｐ１は，蘇州シャ・シン社から，本訴前に本件図面を見せられたことはなかった。
（甲１９，４５，５１，乙２１，証人Ｐ４，被告Ｐ１）
オ本件特許出願等
蘇州シャ・シン社は，平成１８年１１月２４日，被告ａｔｏｏとの間で，使い切り容器に係る特許発明につき，有効期間を平成２８年１２月３１日まで，実施料を単位販売価格の１０％などの条件で，中華人民共和国で独占的に製造することができる旨の契約を締結した。同契約に係る契約書において，本件特許発明への言及はなかった。被告Ｐ１は，平成１９年２月７日，中華人民共和国の蘇州シャ・シン社を訪問し，「ランコム」用の使い切り容器試作品の開示を受けた。同試作品には，本件容器（メイベリンニューヨーク）や本件図面（ランコム）と同位置に同形状の突状部が設けられていた。被告Ｐ１は，同年３月１日，日本において，本件特許発明に係る特許出願をした。この時点で，被告Ｐ１は，台湾シャ・シン社が，甲１９考案について，日本や中華人民共和国などで実用新案登録や特許の出願をし，日本では平成１７年１０月１９日に実用新案登録されていたことを知らなかった。
（甲１８，１９，乙８，１３，２２，被告Ｐ１［尋問調書１０ページ］）カ蘇州シャ・シン社から被告Ｐ１への図面提示及び両者間の電子メール
でのやりとり
蘇州シャ・シン社は，平成１９年４月１９日，使い切り容器に係る図面を完成させて被告Ｐ１に電子メールで送信した。同図面には，本件図面と同一部位に同一形状の４片の突状部が描かれ，材質もポリプロピレン（ＰＰ）が指定されていた。
被告Ｐ１は，同日，当該突状部を摘示し，「羽根部分の権利関係を知らせて下さい。貴社の保有特許ですか。日本での使用に問題はありませんか。羽根が折れる危険性はありませんか。」と照会する返信をした。これに対し，蘇州シャ・シン社が，同月２５日，突状部以外の部位に   若干の   修正を   加えた   図面（   乙９。   CUSTOMER［顧   客］欄   には「atooCorporation」と記載されている。）を添付した電子メールを送り，「これは我々のパテントです。日本での使用に問題はありません。」と説明したところ，被告Ｐ１は同日の電子メールにて，「了解いたしました。」と回答した。
被告Ｐ１は，同年６月２２日，蘇州シャ・シン社から，甲１９考案の日本における実用新案登録証の写しを受け取り，同社が羽根部分の特許と説明していたのが，平成１７年１０月１９日に日本で実用新案登録を受けた甲１９考案であることを初めて知った。
（甲４６，６１，乙９，２２）
キ被告Ｐ１による本件口紅の発見とその後の経過
被告Ｐ１と蘇州シャ・シン社とが開発を進めていた使い切り容器は，平成１９年７月には，製品化の見通しが立たない状況に至った。一方，被告Ｐ１は，同月，原告らの販売する原告口紅に，蘇州シャ・シン社から同年４月に見せられた上記図面（乙９）で描かれたのと同一部位に同一形状の突状部を備える容器（本件容器）が使用されていることを発見した。本件容器を製造し，尚美公司を介して原告らに納品していたのは蘇州シャ・シン社であった。被告Ｐ１は，同年，蘇州シャ・シン社に対し，本件容器の製造及び販売を中止するよう要請した。


本件特許発明は，平成２１年８月１４日に特許権設定登録がされた。被告Ｐ１は，平成２２年６月２２日，特許庁に対し，本件容器が本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属するとの判定を求める判定請求を行い，同年１０月２９日その旨の判定がなされた。並行して，被告Ｐ１は，原告らとの交渉を開始するとともに，同年１２月以降，原告らの取引先に対し，本件口紅の販売は本件特許権を侵害する旨記載した書面を送付した。
（甲２４，３８，乙９，１９，２７，証人Ｐ４，被告Ｐ１，弁論の全趣旨）
(3)発明の知得経路についての検討
ア本件容器が，甲１９考案の技術的範囲に属し，その実施品であるといえることに加え，蘇州シャ・シン社の代表取締役Ｐ２の息子であるＰ４が平成１７年には既にその甲１９考案を考案し，台湾シャ・シン社を出願人として日本や中華人民共和国などで特許又は実用新案登録の出願をしていたこと，そのため，蘇州シャ・シン社は，被告Ｐ１からの指示がなくても，本件容器の構成に至ることができる技術を，平成１７年の段階で既に持ち合わせていたこと，現に蘇州シャ・シン社は，遅くとも平成１８年２月までに，甲１９考案の技術的範囲に属し，かつ，突片部の位置及び形状で本件容器と構成を同じくする本件図面（甲５１）を作成していたこと，これに対し，被告Ｐ１が本件特許の出願をしたのは，それらから大幅に遅れる平成１９年３月１日であること，被告Ｐ１から蘇州シャ・シン社に対して突状部の指示があったことを裏付ける客観的証拠はなく，被告らが当該指示のあった日とする平成１８年２月８日より後に締結された口紅容器の製造に係るライセンス契約でも，本件特許発明への言及はないこと，そして，平成１９年４月における被告Ｐ１と蘇州シャ・シン社との電子メールのやりとりは，本件容器と同一部位・同一形状の突状部につき，蘇州シャ・シン社が日本で特許権（正確には実用新案権であった。）を有していると説明し，被告Ｐ１もこれを受け入れていると理解され，被告Ｐ１の指示が過去にあったとは読み取れず，両者間で過去に話題になった様子さえうかがわれないことからすれば，本件容器の突状部は，蘇州シャ・シン社において，被告Ｐ１の指示を受けることなく，甲１９考案の実施として備え付けた構成（「ランコム」用の容器にも備え付けられた構成である。）であると認めるのが相当である。イこれに対し，被告らは，当該突状部の構成は，被告Ｐ１が，平成１８年２月８日，蘇州シャ・シン社の代表取締役Ｐ２に対して，口頭及びバイク便で送った書面によって指示したものである旨主張する。しかし，その主張に沿う証拠は，被告Ｐ１の陳述書（乙２７）及びその尋問結果を除けば，同日に被告Ｐ１からＰ２の秘書であるＰ３に何らかの配達物が届けられたことを示すもの（乙１８）程度で，その内容物も証拠上明らかでないのであるから，客観的裏付けとして十分でないことは明らかである。
この点，被告らは，本件容器が本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属することを，被告Ｐ１からの指示があったことの客観的根拠にしていると考えられる。しかし，蘇州シャ・シン社は，かかる指示があったと主張される平成１８年２月８日以前から，本件容器を技術的範囲に含む甲１９考案を持ち合わせていたのであるから，その実施として突状部のある容器を製造したと見る方がはるかに合理的かつ自然である。特段の裏付けなしに，被告Ｐ１の指示に由来する構成と見ることはできない。
加えて，被告らは，答弁書（５３，６２ページ）において，蘇州シャ・シン社に突状部の指示をしたのは，本件特許出願をした平成１９年３月１日よりも後のことと主張していたにもかかわらず，蘇州シャ・シン社が同日よりも前に本件容器を製造していた旨の原告らの主張及び裏付け証拠（甲２５，２６の１～８）が提出されるや，指示があった日を，原告らの主張及び証拠とも矛盾のない平成１８年２月８日と大きく変遷させた（被告第２準備書面）。しかも，被告らの主張によると，被告Ｐ１は，蘇州シャ・シン社から，平成１９年２月７日，自身の指示に由来する突状部も備えた容器試作品を初めて見せられ，それを確認してから同年３月１日に本件特許の出願をしたとの経過があったというのであるから，本件特許の出願と蘇州シャ・シン社への指示の時間的前後関係を勘違いすることは起こりにくいはずである。被告Ｐ１は尋問でも同旨の供述をしているが，真に記憶に基づく主張，供述をしているか疑わしいと言わざるを得ない。
さらに平成１９年４月における被告Ｐ１と蘇州シャ・シン社との電子メールでのやりとりは，突状部について，被告Ｐ１からの指示があったという被告らの主張と到底整合せず，蘇州シャ・シン社側の甲１９考案に由来する構成であることを強く示唆するものといえる。また，被告Ｐ１の供述によると，Ｐ２は，平成１８年２月８日に被告Ｐ１から突状部の指示を受けた際，甲１９考案に全く言及せず（被告Ｐ１調書２５ページ），その後少なくとも平成１９年２月ころまで被告Ｐ１の指示に従い続け，当該突状部を備えた容器試作品を製作したことになる。しかし，掲げる課題や作用効果こそ違うとはいえ，口紅容器内筒部の外壁に突片部を備えるという点で共通する技術を日本や中華人民共和国などで既に権利化している者（被告Ｐ１の供述によると，Ｐ２は技術に詳しく自社の保有特許も全て把握している。）の対応として考えにくく，やはり，被告らの主張，供述の信用性に疑問を投げかける。
なお，被告らは，本件図面（甲５１）及びその一部（甲４５）が証拠提出される前から，その３つの特徴（突状部の配置，突状部の形状，ストッパーが取り外されていること）を，Ｐ２への指示内容として既に指摘できていた（被告第２準備書面）のは，被告Ｐ１の指示が実際にあったことの証左であると主張するが，それらの特徴は，蘇州シャ・シン社から被告Ｐ１に示されていた図面（乙９）や，本訴提起前に入手していた本件容器の実物（乙２１）から把握できるものであるから，被告らの主張，供述の信用性を特段高めるものではない。以上より，本件容器の突状部につき，被告Ｐ１が，蘇州シャ・シン社の代表取締役Ｐ２に対して指示したことに由来する旨の被告らの主張は採用できない。
(4)輸入日


証拠（甲２５，２６の１～８，２７～３０，４２～４４）及び弁論の全趣旨によれば，ロット番号「２Ｃ３６１」の原告口紅のうち少なくとも一部に本件容器を備えた本件口紅が含まれていたこと，ロット番号「２Ｃ３６１」の原告口紅が平成１８年１２月２７日に蘇州シャ・シン社の中国工場で製造され，同月２８日尚美公司の保有倉庫に入庫された後，平成１９年１月５日には，原告らに輸出すべく上海を出港し，同年１月１０日の日本における通関手続を経て，同月１５日に原告ロレアルの管理する寿倉庫に入庫したこと，以後原告らは日本国内で本件口紅を含めて原告口紅の販売を行ったことが認められ，この認定を妨げるに足りる証拠はない（かかる認定は，蘇州シャ・シン社が，甲１９考案を，別ブランドの口紅用容器のものとはいえ，平成１８年２月１４日には既に図面化[本件図面]していたこととも整合する。また，平成１９年３月の原告口紅の発売開始[甲２９]から間もない同年７月には本件口紅が市場で見つかっていることからも，原告口紅の製造開始当初から，本件容器が利用されていたものとうかがわれる。）。
したがって，原告らは，本件特許が出願された平成１９年３月１日の際，本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属する本件容器を備えた本件口紅を輸入し，もって，「現に日本国内においてその発明の実施である事業」（特許法７９条）をしていたものといえる。
(5)知得
本件容器と同部位に同形状の突状部を描いた本件図面は，平成１８年２月１４日には蘇州シャ・シン社によって作成されていたことからすれば，そのころ本件図面に係る「ランコム」の口紅の製造，販売を国際的に展開するフランスロレアル社に送付されたものと推認され，この推認を妨げるに足りる証拠はない。
そうするとフランスロレアル社の子会社で，ロレアルグループの一員である原告らも，本件口紅の輸入時には，「本件特許出願に係る発明を知らないでその発明をした者」であるＰ４から，本件容器の突状部に係る発明を「知得」していたと評価するのが相当である（この点，被告らは，原告らとフランス法人のロレアル社はあくまで別法人であるため，その知得を原告らの知得と同視すべきでない旨主張するが，先使用権の成否を判断するに当たり，発明の実施者が親会社であるか，あるいは，同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは，特許法７９条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえず，採用できない。）。
(6)小括
以上のとおり，原告らは，本件特許発明につき，「特許出願に係る発明を知らないでその発明をした者から知得して，特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者」に当たるから，少なくとも本件容器の実施形式の範囲で先使用権を有するものである。したがって，原告らが本件口紅を販売等することは，被告Ｐ１の有する本件特許権の侵害にはあたらないというべきである。
３争点２－１（不正競争防止法２条１項１４号（信用毀損行為）該当性）
について
前記判断の基礎となる事実（第１の１(5)）記載のとおり，被告Ｐ１は，原告らの取引先に書面を送付して，原告らによる本件口紅の販売等が被告Ｐ１の本件特許権を侵害する旨の事実を，それぞれ告げたものであり，被告ａｔｏｏは，これに沿う記事及び原告らと被告らの紛争の経過をそのウェブサイトに掲載したものである。
しかし，前記のとおり，原告らによる本件口紅の販売等は，被告Ｐ１の本件特許権を侵害するものとは認められないのであるから，被告らの上記行為は，「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布」するものとして，不正競争防止法２条１項１４号の定める不正競争行為（信用毀損行為）に該当するといえる。
そして，上記書面の送付は被告Ｐ１の名によるもの，ウェブサイトへの掲載は被告ａｔｏｏによるものであるが，内容的に一体のものとして行われていること，前記第１の１(3)のとおり，原告らは「ロレアル」のブランドの下に一体で事業を行っていることを考慮すると，上記信用毀損行為は，被告らが共同して，原告ら各々に対し行ったものと認めるのが相当である。４争点２－２（不正競争防止法３条１項に基づく差止めの必要性）について被告らは，少なくとも平成２３年５月３１日に原告らとの間で合意書（甲３６）を交わして以降，原告らの信用を毀損する行為を行っているわけではない（弁論の全趣旨）が，前記判断の基礎となる事実や証拠（甲２の１・２）に現れている従前の被告らの行為に照らせば，今後同様の信用毀損行為に及ぶおそれはなお否定できない。
したがって，原告らの求める範囲において，被告らの信用毀損行為を差し止める旨命じる必要があるといえる。
５争点２－３（被告らの故意又は過失）について
被告Ｐ１は，前記信用毀損行為に先立ち，特許庁に対し，本件容器が本件特許発明１及び同２の技術的範囲に属するとの判定を得ており，前記１で論じたとおり，その判定に誤りはない。
しかし，被告Ｐ１は，平成１９年４月下旬には，蘇州シャ・シン社から，本件容器と同一の部位に同一形状の突状部を付けた容器図面を見せられ，当該突状部につき同社が日本で権利化している旨の説明を受けた上，同年６月にはそれが甲１９考案に係る平成１７年１０月１９日登録の実用新案権であることも知らされていた。そのため，被告Ｐ１は，平成１９年３月１日出願に係る本件特許権について原告らが先使用権を有しており，本件口紅の販売等が本件特許権侵害とはならないことを十分に認識できたといえる。
それにもかかわらず，被告Ｐ１及び同人が代表取締役を務める被告ａｔｏｏは，平成２１年１２月以降，前記信用毀損行為に及んだのであるから，これらは故意に基づくものというべきである。
６争点２－４（原告の損害）について
(1)無形損害
被告らの前記信用毀損行為により原告らが被った無形損害は，被告らの信用毀損行為の態様，回数，内容など本件における諸般の事情を総合考慮し，原告ら各自につき１５０万円と認めるのが相当である。
(2)弁護士費用
本件訴訟の内容，難易度，金員請求に加えて差止請求も認容すべきことなど，本件における諸般の事情を総合考慮し，被告の前記信用毀損行為と相当因果関係のある弁護士費用は，原告ら各自につき５０万円と認めるのが相当である。
(3)その他の損害


平成２７年１２月１０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（行ケ）第１００６７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年９月３日
判     決
原         告     イヴサンローラン    パルファン同訴訟代理人弁護士     宮    川    美津    子同       弁理士     廣    中         健同             太    田    雅苗    子被        告     株式会   社北尾化   粧品部同訴訟代理人弁護士     澤            登同             坂    本    圭一    郎同      弁理士     谷    田    龍    一
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
１特許庁が取消２０１３－３０１１０３号事件について平成２６年１２月１０日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，以下の商標（登録第５３５０１７号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１，２）。
登録商標：別紙商標目録記載のとおり
登録出願：昭和３２年１２月２９日
設定登録：昭和３４年３月２６日
更新登録：昭和５５年２月２９日，平成１年２月２７日，平成１０年１０月２７
日，平成２０年１０月７日
指定商品（平成２１年３月１１日書換登録後のもの）：第３類「人造じゃ香，その他の香料類（薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。），吸香，におい袋，香水，その他の香水類，フケ取り香水，香油，髪膏，おしろい，化粧下」(2)原告は，平成２５年１２月１８日，特許庁に対し，本件商標は，その指定商品について，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法５０条１項の規定により取り消されるべきであるとして，本件商標の商標登録の取消しを求めて審判を請求し，当該請求は，平成２６年１月１５日に登録された（甲１）。(3)特許庁は，これを取消２０１３－３０１１０３号事件として審理し，平成２６年１２月１０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１８日，原告に送達された。
(4)原告は，平成２７年４月１５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりであり，その要旨は以下のとおりである。
(1)商標権者である被告は，平成２５年１１月２５日に「オーデトワレ（フローラルグリーン）」及び「オーデトワレ（フレッシュブーケ）」についてローナ美容室と取引があったことが，売上伝票，払込取扱票及びローナ美容室の代表者の購入確認書から認められるとともに，平成２４年９月２０日に「オーデトワレ（フローラルグリーン）」について，有限会社フェローニと取引があったことが，売上伝票及び当座勘定照合表から認められる。そして，当該商品パッケージの表面部分には「ＳＡＮＬＯＵＲＡＮ」の表示，裏面には「サンローラン／サロンオーデトワレ／（オーデコロン）」及び被告の表示，側面には「オーデトワレ／フローラルグリーン」の表示があることが上記代表者の購入確認書記載の写真によって認められることから，売上伝票記載の「オーデトワレ（フローラルグリーン）」及び「オーデトワレ（フレッシュブーケ）」の商品と，「サロンオーデトワレ／フローラルグリーン」及び「サロンオーデトワレ／フレッシュブーケ」とは同一の商品であって，香水の範ちゅうに属し，該商品には「サンローラン」が表示されていることが認められる。
(2)さらに，平成２３年２月９日に「サロンベースクリーム」について，はたの真珠と取引があったことが，売上伝票，払込取扱票及びはたの真珠の代表者の購入確認書から認められ，上記商品パッケージと商品には，「サンローラン」，「サロンベースクリーム（メイクアップベース）」等が表示されていることから，化粧下（メイクアップベース）であると認められる。
(3)そうすると，被告は，本件審判の請求の登録（平成２６年１月１５日）前３年以内（以下「要証期間」という。）である平成２４年９月２０日及び平成２５年１１月２５日に香水の範ちゅうに属する「オーデトワレ（フローラルグリーン）」及び「オーデトワレ（フレッシュブーケ）」並びに平成２３年２月９日に「化粧下」について，本件商標と社会通念上同一の商標を商品の包装に表示し，取引したものといい得る。
したがって，被告は，要証期間内に，日本国内において，本件審判の請求に係る指定商品中，「香水，化粧下」について，本件商標の使用をしていることを証明したと認められるから，本件商標登録は，商標法５０条の規定により取り消すことができない。
３取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
売上伝票には本件商標の表示はなく，単に「オーデトワレ（フローラルグリーン）」，「オーデトワレ（フレッシュブーケ）」，「サロンベースクリーム」との商品名の記載があるにすぎない。そして，これらの商品名は，いずれも各商品の普通名称（「オーデトワレ」，「ベースクリーム」），香りの種類（「フローラルグリーン」，「フレッシュブーケ」），サロン用であるという商品の用途（「サロン」）を示すために，化粧品を取り扱う業界では広く一般的に使用されている商品名であり，あらゆる種類のオードトワレ及びベースクリームに使用され得る表示である。そうすると，単に売上伝票に記載されたこれらの商品名と，被告取引先の各代表者の購入確認書等に記載された写真に撮影された商品のパッケージに記載されている商品名が一致しているとしても，そのことをもって，売上伝票に記載された各商品と，上記購入確認書等に記載された写真において撮影されている商品との同一性が客観的に立証されたとはいえない。売上伝票に記載の「オーデトワレ（フローラルグリーン）」，「オーデトワレ（フレッシュブーケ）」，「サロンベースクリーム」の各商品が，上記購入確認書等に記載された写真において撮影されている商品と同一であると認定するためには，例えば，売上伝票に商品コードの記載があり，当該商品コードと同一のコードが商品又は商品の包装箱や，当該商品コードに該当する商品の写真が掲載された商品パンフレットに付されているなど，両者を関連付ける客観的な証拠の提出が必要不可欠である。


しかるに，本件審決は，被告との関係性の強い取引先の代表者の購入確認書という，極めて主観的で証拠価値の認められない，いつでも容易に準備作成可能な証拠のみに基づいて，売上伝票に記載の各商品が，上記代表者の購入確認書等に記載された写真に撮影されている各商品であると認定しており，このように著しく客観性を欠く証拠のみを根拠として，売上伝票に記載された各商品の包装に本件商標と社会通念上同一の商標が表示されていたとする認定には誤りがあるから，違法なものとして取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
本件審決は，「サンローラン」の商標を用いた「オーデトワレ（フローラルグリーン）」，「オーデトワレ（フレッシュブーケ）」及び「サロンベースクリーム（メイクアップベース）」の商品が存在していることを前提に，各売上伝票と払込取扱票及び当座勘定照合表との金額が一致していること並びに被告取引先の各代表者の購入確認書をもって，これらの商品が実際に取引に資されていた事実が客観的に明らかであることから，「香水，化粧下」について，被告が本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを認定したものであって，単に売上伝票に記載された商品名と上記購入確認書等記載の写真に撮影されている商品のパッケージに記載されている商品名が一致していることのみに基づいて上記認定をしたものではない。そして，被告取引先の各代表者は，本件に関し何ら利害関係を有しない第三者であるだけでなく，法人名や個人名，証拠の内容等が公にされる状況下で購入確認書を提出することは，商取引上の信用等にも関わることであり，虚偽の事実に同意することはあり得ないから，購入確認書に証拠価値が認められることは明らかである。また，売上伝票に商品コードの記載があり，当該商品コードと同一のコードが商品又は商品の包装箱や，当該商品コードに該当する商品の写真が掲載された商品パンフレットに付されているなど，両者を関連付ける証拠については，被告においても可能であれば，既に提出している。しかし，実際の商品販売や金銭処理は，会社や商品によって多種多様であり，被告においては，商品コードリスト中のＪＡＮコードを用いて現実に処理をしているから，原告が主張するような証拠の有無は本件の結論に何ら影響を及ぼすものではない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(1)被告は，各種一般化粧料及び石鹸の製造販売等を業とする株式会社である。(2)被告は，平成２５年１１月２５日，ローナ美容室（代表者：Ａ）に対し，「商品コード／品名：オーデトワレ（フローラルグリーン）」１点（単価１７５０円）を含む化粧用品１３点を代金合計４万５９８９円で販売し，同年１２月３０日，ローナ美容室から代金の振込送金を受けた（乙７の２，乙８，９の３）。(3)ローナ美容室の代表者であるＡは，「私は，下の写真と同じ商品を，２０１３年１１月２５日に株式会社北尾化粧品部から購入したことに相違ございません。」と記載された平成２６年９月１１日付けの購入確認書を作成・提出している。同購入確認書に記載された写真には，商品パッケージの表面，裏面，側面等が掲載され，表面部分には「ＳＡＬＯＮ」「ＨｉｇｈＱｕａｌｉｔｙ」「ＳＡＮＬＯＵＲＡＮ」の表示が，裏面には「サンローラン」「サロンオーデトワレ」「（オーデコロン）」「株式会社北尾化粧品部」の表示が，側面に「オーデトワレ」「フローラルグリーン」の表示が，それぞれ記載されている（乙１３）。
(4)被告は，平成２３年２月９日，はたの真珠（代表者：Ｂ）に対し，「商品コード／品名：サロンベースクリーム」１２点（単価８７５円）を含む化粧用品ほか４１点を代金合計４万７０４０円で販売し，同年３月３日，はたの真珠から代金の振
込送金を受けた（乙１０，１１）
(5)はたの真珠の代表者であるＢは，「私は，下の写真と同じ商品を，２０１１年２月９日に株式会社北尾化粧品部から購入したことに相違ございません。」と記載された平成２６年９月１２日付けの購入確認書を作成・提出している。同購入確認書に記載された写真には，商品パッケージの表面及び裏面が掲載され，表面部分には「ＳＡＬＯＮ」「ＨｉｇｈＱｕａｌｉｔｙ」「ＳＡＮＬＯＵＲＡＮ／ＢＡＳＥＣＲＥＡＭ」の表示が，裏面には「サンローラン」「サロンベースクリーム」「株式会社北尾化粧品部」の表示が，それぞれ記載されている（乙１４）。
２本件商標の使用の有無
前記１(2)及び(3)認定の事実によれば，被告が，平成２５年１１月２５日，ローナ美容室に対して販売した「商品コード／品名：オーデトワレ（フローラルグリーン）」の商品パッケージは，ローナ美容室の代表者であるＡ作成・提出に係る購入確認書記載の写真に掲載されたものであって，商品パッケージの裏面には「サンローラン」の表示がされていることが認められる。そして，同表示は，本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。また，商品である「オーデトワレ（フローラルグリーン）」は，香水の範ちゅうに属するものと認められる（甲１８）。また，前記１(4)及び(5)に認定の事実によれば，被告が，平成２３年２月９日，はたの真珠に対して販売した「商品コード／品名：サロンベースクリーム」の商品パッケージは，はたの真珠の代表者であるＢ作成・提出に係る購入確認書記載の写真に掲載されたものであって，商品パッケージの裏面には「サンローラン」の表示がされていることが認められる。そして，同表示は，本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。また，商品である「サロンベースクリーム」は，化粧下の範ちゅうに属するものと認められる。
そうすると，商標権者である被告は，日本国内において，要証期間内である平成２５年１１月２５日に香水の範ちゅうに属する「オーデトワレ（フローラルグリーン）」を，平成２３年２月９日に化粧下の範ちゅうに属する「サロンベースクリーム」を，それぞれ本件商標と社会通念上同一の商標を商品の包装に付して，これを取引先に譲渡したものということができるから，各行為は，商標法２条３項２号の「商品の包装に標章を付したものを譲渡し」に当たるというべきである。
３原告の主張について


平成２９年９月１５日判決言渡
平成２６年(ワ)第２２１７号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月２４日
判決
主文
１被告は，原告に対し，１１９５万７７９９円及びこれに対する平成２４年１０月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを６分し，その１を被告の負担とし，その余は原告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，７１３９万円及びこれに対する平成２４年１０月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の従業員から勧誘を受けて仕組債を購入した原告が，同勧誘行為につき適合性原則及び説明義務に反する違法があり，違法な実質的一任売買にも当たると主張して，被告に対し，民法７１５条に基づき，同仕組債の購入によって被った損害（弁護士費用を含む。）７１３９万円及びこれに対する不法行為終了日である平成２４年１０月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（争いがないか，弁論の全趣旨及び後掲各証拠により明らかに認められる。）
⑴当事者
ア原告は，昭和２年生まれで，原告が設立したＡ株式会社（以下「Ａ」という。）の代表取締役社長を務めていたが，平成１１年１２月に長男に社長を譲った後は，Ａの代表取締役会長を務めている者である（甲７）。イ被告は，有価証券の売買，市場デリバティブ取引，外国市場テリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引並びにこれら取引の媒介，取次ぎ及び代理等を目的とする株式会社である。
⑵原告と被告との仕組債についての取引経緯
原告は，平成１５年８月に被告との取引口座を開設して，国内株式取引等を行っていたが，仕組債に関する取引経緯は，以下のとおりである。ア原告は，平成１７年１１月１日，発行体「国際復興開発銀行」，銘柄コード「〇」，発行日平成１７年１１月２１日，償還日平成４７年１１月２１日，券面５０００万円とする仕組債（以下「先行仕組債１」という。）を払込金額４９８５万円で購入した（甲４，乙８）。先行仕組債１の概要は，別紙１のとおりである。
原告は，平成１８年５月２３日，先行仕組債１の初回のクーポン２６２万５０００円（税引後２１０万円）の支払を受けた（甲４，乙２５）。原告は，平成１８年１１月１５日，先行仕組債１を５３５２万２５４２円で売却した（甲４，乙２５）。
イ原告は，平成１８年１０月１１日，発行体「Ｂ（ＮＯ．〇）」，銘柄コード「〇」，発行日平成１８年１１月７日，償還日平成４８年１１月７日，券面５０００万円とする仕組債（以下「先行仕組債２」といい，先行仕組債１と併せて「先行各仕組債」という。）を払込金額４３７５万円で購入した（甲２の１，甲４，乙９，２０）。先行仕組債２の概要は，別紙２のとおりである。
原告は，平成１９年４月１２日，先行仕組債２を４８６６万６６６７円で売却した（甲２の２，甲４，乙２５）。
ウ原告は，平成１８年１１月８日，発行体「Ｂ（ＮＯ．〇）」，銘柄コード「〇」，発行日平成１８年１２月４日，償還日平成４８年１２月４日，券面５０００万円とする仕組債（以下「本件仕組債１」という。）を払込金額５０００万円で購入した（甲１の１，甲４，乙１，２１）。本件仕組債１の概要は，別紙３のとおりである。
原告は，平成１９年６月５日，本件仕組債１の初回のクーポン２５０万円（税引後２００万円）の支払を受けた（甲４，乙３３の１）。原告は，平成１９年１２月５日，本件仕組債１の２回目のクーポン６３万８７５０円（税引後５１万１００１円）の支払を受けた（甲４，乙３３の２）。
エ原告は，平成１９年４月１２日，発行体「Ｂ（ＮＯ．〇）」，銘柄コード「〇」，発行日平成１９年５月８日，償還日平成４９年５月８日，券面５０００万円とする仕組債（以下「本件仕組債２」といい，本件仕組債１と併せて「本件各仕組債」という。）を払込金額５０００万円で購入した（甲１の２，甲４，乙１０，２２）。本件仕組債２の概要は，別紙４のとおりである。
原告は，平成１９年１１月９日，本件仕組債２の初回のクーポン５００万円（税引後４００万円）の支払を受けた（甲４，乙３４の１）。原告は，平成２０年５月９日，本件仕組債２の２回目のクーポン５００万円（税引後４００万円）の支払を受けた（甲４，乙３４の２）。オ原告は，平成２４年１０月３日，本件仕組債１を１８７５万円で，本件仕組債２を１６３５万円でそれぞれ売却し，合計６４９０万円の損失が発生した（甲１の３・４，甲４）。
⑶本件各仕組債の概要
ア本件仕組債１の概要は，以下のとおりである（乙１）。(ｱ)当初６か月間のクーポン（「利子」ともいう。以下，同じ。）は年率１
０％
(ｲ)それ以降の２９年６か月間は，米ドルと豪ドルの２通貨に連動し，①利払日の１０営業日前の為替レートが１米ドル１０７．５５円より円安で，かつ，②利払日の１０営業日前の為替レートが１豪ドル８０．６０円より円安である場合に，その差分の小さい方を基準に，その差分に１．００％を乗じたクーポンが支払われる。