控訴人は，原判決別紙物件目録(2)の(2)記載の製剤（ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」。以下「サワイ錠」という。）の結晶形態の回折角パターンを測定するため，次の測定（控訴人測定アないしエを総称して「控訴人測定」という。）を行った。
ア控訴人測定ア
控訴人は，平成２５年１２月７日，公益財団法人高輝度光科学研究センターのＳＰｒｉｎｇ－８の産業利用ビームラインＢＬ１９Ｂ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，サワイ錠の結晶形態の分析を行った（甲５）。
イ控訴人測定イ
控訴人は，平成２６年４月１１日，公益財団法人科学技術交流財団のあいちシンクロトロン光センターのＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，サワイ錠の結晶形態の分析を行った（甲２２）。
ウ控訴人測定ウ
控訴人は，平成２６年４月１７日，粉末Ｘ線回折測定装置を使用して，ＣｕＫα放射線（波長１．５４Å）によりサワイ錠の結晶形態の分析を行った（甲２２）。
エ控訴人測定エ
控訴人は，平成２６年１０月１４日，前記アの産業利用ビームラインＢＬ１９Ｂ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，サワイ錠からの回収残渣の結晶形態の分析を行った。その方法は，ピタバスタチンカルシウム塩の飽和水溶液にサワイ錠を粉末化して溶解し，溶けずに残った残渣を回収して分析の試料とするものである。なお，被控訴人原薬を特定する原判決別紙物件目録(1)記載の回折角の数値は，この測定結果によるものである（甲５０）。
４争点
(1)充足論（本件各発明の構成要件充足性）
(2)均等侵害の成否
(3)本件特許１の無効論
(4)本件特許２の無効論
第３争点に関する当事者の主張
後記１のとおり原判決を訂正し，後記２(1)のとおり，当審における当事者の主張を補充し，後記２(2)ないし(4)のとおり，当審における新たな主張を追加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決の訂正
(1)原判決９頁１４行目の「特表２００５－５２０８１４号公報」の前に「その国内出願に係る公報である」を加える。
(2)原判決１６頁２６行目の「被告原薬」を「被控訴人製剤」と改める。(3)原判決１９頁１９行目の「【段落０００９】」を「【０００９】」と改める。
２当審における当事者の主張
(1)充足論（構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性）について
〔控訴人の主張〕
ア原判決の判断
原判決は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，被控訴人原薬に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角（２θ）は，控訴人の主張，すなわち原判決別紙物件目録(1)の記載を前提としても，そのうち１４本のピークについての回折角の数値が構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と小数点第２位まで一致してはいないとして，被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の充足性を否定した。
イ本件各発明の特徴
本件発明１は，ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶形態（結晶形態Ａ）について，水分量をある範囲に保つことで優れた保存安定性を示すことを見いだした結晶形態Ａの物の発明であり，本件発明２は，その結晶形態Ａについて，水分量を一定の範囲に保存することでその優れた保存安定性を利用する結晶形態Ａの保存方法についての発明であって，本件各発明はいずれも結晶形態Ａという新規な結晶形態が，発明の対象たる物である。
本件各発明の構成要件のうち構成要件Ａ及びＤは，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶であることを規定するものであって，結晶形態Ａの特定とは関係のない要件である。また，構成要件Ｂは，結晶形態Ａの結晶形態が維持されるための水分量の範囲を規定するものであって，結晶形態Ａを特定する要件ではない。さらに，構成要件Ｅは，甲９に係る当初明細書（以下「チバ特許明細書」という。）に開示された結晶形態との相違を明確にするための要件であって，結晶形態Ａを特定する要件ではない。本件各発明の構成要件のうち，ピタバスタチンカルシウム塩の特定の結晶形態である結晶形態Ａは，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本の回折角のピークによって特定される。
そして，構成要件Ｃ・Ｃ’は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析」という測定を結晶に対して行った場合，チャート（測定される回折Ｘ線の波長を横軸に，強度を縦軸にとった図）において，１５個の回折角の位置に強い回折Ｘ線（ピーク）が認められることを規定した構成要件である。チャートの形状の比較により結晶形態を特定することは粉末Ｘ線回折法における周知技術であり，チャートの比較は，その全体形状について行うが，チャート上の比較的強い幾つかのピークの存在を，チャートの形状に特徴的なものとして結晶形態を特定するために用いることが多い。
そこで，本件各発明においては，発明の対象である結晶形態Ａを特定するために，構成要件Ｃ・Ｃ’に１５本のピークの回折角を記載したものである。
ウ粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定
(ア)回折Ｘ線のピークの回折角，相対強度のバラツキについての技術常識回折Ｘ線のピークが測定される回折角２θと，各ピークの強度は，各結晶形態に固有の値となるが，現実の粉末Ｘ線回折においては，ピークの回折角や強度は，測定誤差や測定対象試料の状態が同一ではないことによって，同じ結晶を測定した場合でも，厳密にその数値が一致するものではない。


「第十六改正日本薬局方」（甲１７。以下「１６局」という。）には，医薬品について粉末Ｘ線回折測定法を用いる場合の標準的な測定方法が説明されており，「５．定性分析（相の同定）」には，粉末Ｘ線回折によって結晶の同一性を判断する方法について，①ピークの２θ回折角は０．２°以内で一致するというのが，標準的な考え方であり，０．２°以内のピークであれば，測定値が異なっても同一のピークであることを否定する理由にはならないこと，②相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向されてしまう現象）のため，かなり変動することがあることが説明されている。「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）にも，粉末Ｘ線回折法により結晶の同一性を判定する場合の基準について，①ピークの回折角２θ値は，測定バラツキや試料のバラツキの影響を受けるため，±０．２°以内ならば，同一のピークであると判定してよいこと，②ピークの回折強度は，試料の配向の影響も受けるので，バラツキが大きくなることが説明されている。平成８年に告示された「第十三改正日本薬局方」（甲７７。以下「１３局」という。）にも，ピークの回折角について±０．２°以内であれば同一の結晶形態と判断してよいことが記載されていた。
(イ)結晶の同一性判断についての技術常識
粉末Ｘ線回折法における結晶形態の特定は，回折Ｘ線のピークの回折角２θ値を，既知の結晶のデータと比較して結晶の特定を行う。
１６局には，回折パターンを比較することの重要性が強調されており，甲１８にも，ピークの回折角や回折強度は装置のバラツキや試料の配向の影響で相当程度バラツクので，個々のピークの回折角や回折強度を個別に見るよりも，むしろＸ線回折の全体的なパターンにおいて，複数のピークの回折角や強度が全体的に一致しているか否かを判断することが重要であることが説明されている。以上のとおり，結晶の同一性の判断に際しては，特徴的な複数のピークについて，個々のピークが±０．２°の範囲にあるか否かだけでなく，全体的なパターンとして同一性が認められるか否かを判断する。
(ウ)ピークの本数についての技術常識
さらに，１６局には，同一のピークと判断されるものが１０本あれば十分であり，場合によっては，より少ない本数のピークでも同一性が確認できることがあることが説明されている。
化合物の結晶多形がいくつ存在するかは，個々の化合物の晶析条件で決まるものであって，あらかじめ分かるものではないが，一般的に，結晶多形は存在してもたかだか数個程度である（甲５４～５７）。医薬品の原体として使用可能な安定性，溶解性を有し，安全性の高い溶媒のみを用いて製造できるなど工業的に製造可能な結晶形態の数となると，さらに限定される。そして，それらの多形の構造は相互に「ある程度以上」に相違しており，粉末Ｘ線回折法で得られる回折チャートのピークの位置も，それぞれに相違している。以上のように，結晶多形の数が数種類以下に限られていること，各多形の回折チャートのピーク位置はそれぞれに相違していることから，チャート上の１０本の強いピークの同一性を確認すれば結晶形態の特定は可能であるという当業者の技術常識が経験的に導き出される。また，甲５４には，数字の小さなミラー指数に対応する面間隔（低角側のピークに対応する面間隔）には，単位格子の全体形状を定める格子定数の情報をより直接的に含む傾向があり，低角側の数本のピークの同一性が確認されれば，高角側のピークも同じ位置に生じることが分かることが説明されている。さらに，Ｘ線回折チャートの一定の領域において全てのピークが一致する（ピークがない領域も一致する）ためには，一定範囲のミラー指数の全てにおいて，格子面の面間隔と格子定数との関係式の計算結果が例外なく偶然に一致しなくてはならないが，そのようなことは現実的にあり得ないから，２つの結晶形態のＸ線回折チャートにおいて，例えば７本のピークが精度よく一致している場合，その２つは同一の結晶形態と判断される。
そうすると，粉末Ｘ線回折法のチャートの比較においては，①数本のピークが精度よく一致している場合には，偶然の一致ということはあり得ず，②特に，低角側の数本のピークの有無がより重要であり，低角側で比較的強度の強いピークが数本確認できれば，結晶形態を同定することが可能である，ということになる。(エ)以上によれば，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，ピークの同一性は，±０．２°以内であれば同一と判断し得るのであり，また，同一の結晶か否かは，同一のピークと判断されるものが１０本確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ない本数のピークであっても，同一の結晶と判断できることもあるというのが，当業者の技術常識であったといえる。したがって，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の２θ値の数値は，結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折チャートを特徴付けるピークを１５本記載したものであるが，上記技術常識に照らした場合，当業者であれば，この１５本のピークの回折角の全てが厳密に一致するのでなければ同一の結晶形態であると判断できないとは考えない。
エ構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
(ア)本件各発明の対象たる物は，ピタバスタチンカルシウムに複数存在する結晶形態の中の結晶形態Ａであり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，当該数値に基づくＸ線回折パターンの比較により，新規な発明である結晶形態Ａを特定するために規定された構成要件である。


構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークは，結晶形態Ａを特徴付けるＸ線回折パターンにおいて，比較的強いピークを適宜選択したものである。すなわち，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，侵害の対象物が本件各発明の対象である結晶形態Ａと「同一の結晶形態か否か」を，粉末Ｘ線回折法の技術常識に基づいて判断する際に用いるピークの位置の指標であって，合金の特許における各元素の含有割合や素材の特許における物性値の範囲のような，通常の数値限定要件とは意義が異なる。結晶形態の特定は，数本ないし１０本程度の回折角の２θ値により行うのが最も普通の方法であるが，当業者は，当該数値そのものの比較ではなく，実測値の変動がピークの同一性の認定に妨げとならない範囲（±０．２°以内）において，特許明細書に開示された当該ピークと他のピークとの相対的な位置関係や強度も考慮して，ピークの同一性を認定し，それに基づいて，結晶形態の同一性を認定するのである。(イ)どのような結晶形態についても，その粉末Ｘ線回折法のピークの回折角を小数点以下２桁まで定め，厳密にそのような回折角にピークが生じない限り，同じ結晶とは認めないとしたら，そのような結晶形態はこの世界に存在しないことになってしまう。幅を有しない２θ値により結晶形態を特定する特許発明において，出願人は，結晶形態Ａ，結晶形態Ｂなどと呼ばれる新規な結晶形態の権利を取得することを意図しているのであり，そして，第三者においても，そのような結晶形態の権利が取得されたと理解するのが通常である。幅を有しない数値が絶対的な意味を有しているのであれば，特許権自体が無意味になることは明らかであり，そのような無意味な権利を取得しようとする者はいない。幅を有しない２θ値により成立している結晶形態の特許は多数存在するが，その出願人は，特定の実測値を請求項に記載することによって表現された結晶形態の発明は，別の測定では異なる数値となり得るが，結晶形態として同一と認定される限り権利が及ぶものと理解しているのであり，それは，合理的な期待である。
小数点以下２桁まで記載されているからといって，測定対象試料から測定されたピークの回折角が全て小数点以下２桁まで一致しなければ，同一の結晶とは認めないなどという解釈は，粉末Ｘ線回折法の技術常識に反するものである。また，このような解釈は，新規に有用な結晶形態を見いだし，特許出願して公開した特許権者の利益を不当に損ねるものであり，発明を公開させる代償として独占権を付与することで発明を奨励するという特許法の制度趣旨にも反するものである。
オ原判決における解釈の誤り
原判決は，構成要件Ｃ・Ｃ’には，１５本のピークの回折角の数値が小数点第２位まで規定されている一方で，本件各発明の特許請求の範囲や本件各明細書には，上記回折角の数値に一定範囲の誤差が許容される旨の記載や１５本のうちの一部のピークのみによって特定が可能である旨の記載が一切ないことを理由に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要するとする。
しかし，特許請求の範囲の解釈は，明細書の記載及び図面を考慮して定めるべきものであるが，明細書の記載からは明確にならない要件について，さらに当業者の技術常識を参酌すべきことは当然である。本件各明細書から，本件各発明の対象が「結晶形態Ａ」という特定の結晶形態であることは容易に理解できるが，特許請求の範囲にも発明の詳細な説明にも，粉末Ｘ線回折法における結晶形態の特定方法は，具体的に説明されていないのであるから，当業者であれば，粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定はチャートの全体についてそのパターンを比較することで行うこと，チャート全体のパターンの比較は，チャートにおいて特徴的である幾つかのピークの存在により比較すること，±０．２°以内のピークについては同一のピークと判断してもよいこと等の前記ウの技術常識に基づいて行うことを当然に理解する。また，Ｘ線回折法で結晶形態を特定するための結晶形態データが集められたデータベースであるＩＣＤＤ（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｅｎｔｅｒ    ｆｏｒＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ，国際回折データセンター）においては，ピークの回折角について許容誤差の範囲は記載されていない（甲７８）。これは，ピークの回折角について，±０．２°程度の誤差が生じることは技術常識であるためである。
回折角の２θ値の性質として当然と理解される内容（測定の度に変動すること）を明細書に明記するか否かで，２θ値の性質が変わるはずはない。変動範囲を明記した請求項については，許容範囲も明記した範囲に制限されるが，このことは，変動範囲を明記していない請求項について，その権利範囲を記載された２θ値に一切幅を持たせない範囲に限定する理由とはならない。
以上のとおり，原判決における上記解釈は，当業者の技術常識を参酌しない不合理なものであって，誤りである。
カ被控訴人の主張について
(ア)出願経過について
被控訴人は，本件特許１の出願経過において，控訴人は，平成２３年１１月２９日付け手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正を行い，上記手続補正書と同時に提出した意見書において，上記補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，上記補正により，発明の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかない旨主張する。
しかし，上記の補正の趣旨は，１点のピークではなく，より多くのピークで発明の対象を特定して，乙１及び乙２に開示された発明に対する新規性を明確にすることにあり，本件発明１の対象を「構成要件Ｃの１５本の全てのピークについて，小数点以下２桁まで一致する結晶」に限定する趣旨でないことは，明らかである。控訴人は，本件明細書１に結晶形態ＡのＸ線回折チャートの特徴的なピークとして１５本のピークが記載されていたところ，これらのピークのいずれが，結晶形態Ａを未知の結晶形態から識別するための特徴的な相違となるのか予想困難であり，１５本のピークの全体的なパターンで識別することが分かりやすいと考えられたため，上記補正を行ったにすぎない。


(イ)本件各明細書の結晶形態Ｂ及びＣとの区別について被控訴人は，控訴人の主張によると，本件各発明の技術的範囲に属する結晶形態と，本件各明細書に記載された結晶形態Ｂ及びＣやチバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅとを，区別することができないことになる旨主張する。しかし，本件各明細書に説明されているとおり，結晶形態Ａには１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが強度の大きな反射として含まれるが，結晶形態Ｂ及びＣには，これらのピークが含まれないのであるから，測定対象試料が結晶形態Ａであるか，結晶形態Ｂ又はＣであるかは，これら３つのピークを含む１０本程度のピークを用いて，チャート全体の形状を比較すれば明確に判断できる。本件各発明の技術的範囲に属する結晶形態とチバ特許明細書の結晶形態Ｅとの区別についても，上記と同様に，１０本程度の強度の大きなピークを用いて，チャート全体の形状を比較すれば明確に判断できる。
キ被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性(ア)控訴人測定イにより，サワイ錠について，本件各発明の構成要件Ｃ，Ｃ’に記載された回折角１５本のピークのうち，１０本のピークが確認され，控訴人測定ウにより，サワイ錠について，８本のピークが確認された。また，控訴人測定エにより，サワイ錠について，１５本のピークが確認された。上記測定結果から，サワイ錠の原薬が結晶形態Ａであることが裏付けられる。(イ)サワイ錠の原薬の格子定数の算定結果（甲５１）により，この格子定数が結晶形態Ａの格子定数と同じであることが確認された。上記算定結果からも，サワイ錠の原薬が結晶形態Ａであることが裏付けられる。(ウ)被控訴人の米国子会社が，米国における医薬品簡略承認申請に関して，控訴人に対し，いわゆる「パラグラフⅣ通知」と共に送付した陳述書（甲８１の２）の記載によれば，被控訴人原薬の１５本のピークは，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と０．０５°以内という，極めて精度のよい一致を示している。上記記載からも，被控訴人原薬が結晶形態Ａであることが確認できる。
〔被控訴人の主張〕
ア構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
(ア)原判決の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角に係る解釈には合理性があり，被控訴人製品は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足しないとした認定は正当である。
(イ)技術常識について
ａ控訴人の主張は，特許請求の範囲や明細書の記載に基づかず，これらの記載から離れて，当業者の技術常識や医薬品におけるＸ線回折法における誤差を述べるものにすぎず，特許法７０条１項，２項が規定する特許発明の技術的範囲の解釈手法に則ったものではない。
ｂ控訴人が技術常識の根拠として挙げる１６局や甲１８等は，一般的な定性分析（相の同定）について説明しているだけであって，特許発明の技術的範囲の解釈とは関係がない。
ｃ粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した医薬化合物の発明には，乙５１にあるように，回折角の誤差範囲（許容範囲）を特許請求の範囲の記載中で特定するものが多数あり，また，特定された許容誤差の数値範囲及びピーク本数も様々である。
これに対し，本件各発明は，その特許請求の範囲には回折角が小数点以下第２位まで特定されている一方，特許請求の範囲や本件各明細書の発明の詳細な説明には，回折角に誤差が生じる旨の記載がない。
結晶形態の特定について，上記のとおり，ピークの本数の特定や誤差範囲（許容範囲）の特定を工夫している多数の発明が現に存在しているのであり，控訴人においても，同様の工夫をすることができたにもかかわらず，控訴人は，自ら構成要件Ｃ・Ｃ’において１５本のピークの回折角を小数点第２位までの数値で特定し，誤差範囲を記載しなかったのであるから，本件各発明の技術的範囲が，その１５本のピークによって特定され，かつ回折角の数値も誤差範囲を有さないものとして確定されることは当然である。
(ウ)出願経過について
控訴人は，本件特許１の出願経過において，平成２３年１１月２９日付け手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正を行い，上記手続補正書と同時に提出した意見書において，「補正後の本願請求項１に係る発明では，Ｘ線粉末解析において相対強度が２５％より大きい，回折角（２θ）が３０．１６°のピークに加えて，回折角（２θ）が４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°のピークをもって，本願発明の結晶を特定しましたので，もはや，１点のみのピークにより特定しているとの認定には該当しないものであります。」，「この補正は，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。
控訴人は，上記のとおり，構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正は限定的減縮であるとし，当該補正により，新規性欠如等の拒絶理由の回避を試みたものであるから，上記補正をもって，本件発明１の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかない。控訴人が，権利行使の場面において，上記出願経過に反する主張をすることは，信義則（包袋禁反言）に反するものとして，許されない。
(エ)控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するというには，回折角の数値が±０．２°以内であれば同一と判断し得るのであり，また，同一のピークと判断されるものが１０本確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ない本数のピークであっても足りるなどと主張する。しかし，仮に上記解釈によると，本件各発明の技術的範囲に属する結晶形態と，本件各発明の技術的範囲に属しない結晶形態である本件各明細書に記載された結晶形態Ｂ及びＣやチバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅとを，区別することができないことになる。
したがって，控訴人の上記主張は，本件各発明の技術的範囲の解釈として成り立ち得ない。
イ被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性控訴人測定によっても，サワイ錠の回折角は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と一致しないことから，被控訴人製品は，構成要件Ｃ・Ｃ’を充足しない。
(2)均等侵害の成否について
〔控訴人の主張〕


ア仮に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，規定された１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩はその技術的範囲に属するということができないと解釈されるとしても，被控訴人製品につき均等侵害が成立し，被控訴人の行為は本件各特許権を侵害する行為であると認められるべきである。
イ構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角との相違点
控訴人測定エの測定結果と構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値を対比すると，「１３．２０」が一致するのみで，他の１４本のピークにおける回折角の数値は一致しないが，その差異は，０．１４°以下である。したがって，控訴人測定エの測定結果（甲５０）と構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角との相違点は，「１５本のピークのうち１４本が，０．１４°以下で異なっている」というものである。
ウ均等侵害の要件の充足
(ア)本質的部分（第１要件）について
本件各発明の対象たる物は結晶形態Ａという，ピタバスタチンカルシウムの特定の結晶形態であり，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角は，粉末Ｘ線回折法を用いて結晶形態Ａを特定するための指標となる数値である。数値そのものが一致するか否かに意味があるのではなく，測定対象試料から得られたピークの回折角を構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と比較して，粉末Ｘ線回折法による結晶形態の特定の技術常識に基づいて，当該対象試料が結晶形態Ａであるか否かが判断されるのであり，回折角の数値そのものが完全に一致することが結晶形態の特定において必要なのではない。以上のとおり，１５本のピークの回折角の数値は，対象物を直接規定する数値ではなく，本件各発明の本質的部分には該当しないから，第１要件を充足する。(イ)置換可能性（第２要件）及び置換の容易性（第３要件）について粉末Ｘ線回折法の測定においては，測定対象試料から測定されるピークの回折角は，±０．２°程度の誤差が生じることは通常にあり得ることである。したがって，１５本のピークのうちの１４本に０．１４°以下程度の相違が生じ得ることは，当業者であれば容易に想到し得ることであり，置換の容易性が認められる。
また，その程度の相違であれば１５本のピークが全て測定されたものとして，結晶形態Ａであると判断されることになるのだから，置換可能性（ピークの回折角がこの程度相違しても発明の対象物として何ら変わることはないこと）も認められる。以上のとおり，第２，第３要件を充足する。
(ウ)被控訴人の主張（第５要件）について
控訴人は，本件各特許の出願経過において，本件各発明の対象物を，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本の全てのピークについて，小数点以下２桁まで一致する結晶に限定する趣旨の主張や補正を行ったことはない。
したがって，被控訴人製品は，本件各発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
(エ)よって，控訴人測定エの測定結果（甲５０）と構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角との相違点（１５本のピークのうち１４本が，０．１４°以下で異なっている点）は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と均等の範囲内である。
エ小括
被控訴人製品は，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角以外の構成要件を全て充足し，かつ，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と均等の範囲内にあるから，被控訴人製品について，均等侵害が成立する。
〔被控訴人の主張〕
ア第１要件について
特許発明の本質的部分とは，一般に，当該特許発明に特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分であるところ，本件各発明において，上記特徴的部分は，本件各明細書の記載，本件各特許の出願経過等に照らすと，構成要件Ｃ・Ｃ’の小数点第２位まで特定された１５本のピークの回折角であるといえる。したがって，１５本のピークの回折角の数値は，本件各発明の本質的部分に該当するから，被控訴人製品は第１要件を充足しない。
イ第５要件について
控訴人は，本件特許１の出願経過において，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角について小数点以下２桁の数値で特定する補正をし，この補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，控訴人が，上記補正をもって，発明の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５本全て一致する結晶に限定したとみるほかなく，それ以外の結晶については技術的範囲から意識的に除外したことは明らかである。
上記出願経過に照らせば，本件訴訟において，控訴人が，構成要件Ｃの回折角の数値について誤差が許容される旨を主張して均等論を展開することは，禁反言の原則から許されない。
したがって，被控訴人製品は第５要件を充足しない。
(3)本件特許１の無効論について
〔被控訴人の主張〕
ア本件特許１は，被控訴人が請求した特許無効審判請求事件（無効２０１３－８００２１１）において，無効にすべき旨の平成２７年３月２７日付け審決（乙５２）がされた。上記審決における判断は正当であって，本件特許１は無効にされるべきものであるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権１を行使することはできない。
イ訂正の対抗主張について
本件訂正請求１に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明は，「粉砕された」との経時的な表現を有するプロダクト・バイ・プロセスクレームであり，明確性要件（特許法３６条６項２号）に違反する。
〔控訴人の主張〕
ア平成２７年３月２７日付けでされた審決（乙５２）における認定判断は誤りであって，被控訴人の主張は理由がない（甲７４）。
イ明確性要件（特許法３６条６項２号）違反について本件訂正請求１に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明において，「粉砕された」という構成要件は，物の状態を表すものであって，製造方法で物を特定するものではない。
したがって，上記発明は，明確性要件（特許法３６条６項２号）に違反するものではない。
(4)本件特許２の無効論について
〔被控訴人の主張〕


ア本件特許２は，訴外株式会社陽進堂が請求した特許無効審判請求事件（無効２０１４－８０００９９）において，無効にすべき旨の平成２７年３月２７日付け審決の予告（乙５３）がされた。上記審決の予告における判断は正当であって，本件特許２は無効にされるべきものであるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権２を行使することはできない。
イ訂正の対抗主張について
本件訂正請求２によっても，被控訴人の主張する無効理由は解消しない。
〔控訴人の主張〕
ア平成２７年３月２７日付けでされた審決の予告（乙５３）において予告された無効理由は成り立たないものであるから，被控訴人の主張は，理由がない（甲７６）。
イ訂正の対抗主張
本件訂正請求２は適法であり，本件訂正請求２により，審決の予告において予告された無効理由が解消することに加え，被控訴人製品の保存方法は，本件訂正請求２による訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明の技術的範囲に属する。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１争点(1)（充足論）について
事案に鑑み，まず，争点(1)（構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性）について判断する。
(1)本件各明細書の記載
ア本件発明１に係る特許請求の範囲（請求項１及び２）は，前記第２の３(2)イ記載のとおりであるところ，本件明細書１（甲２の１）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図表については，別紙本件明細書１図表目録を参照。）。
(ア)技術分野
【０００１】本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びこの該化合物と医薬的に許容し得る担体を含有する医薬組成物に関するものである。【０００２】詳細には，５～１５％（Ｗ／Ｗ）の水分を含有することを特徴とし，安定性などの面から医薬品原薬として有用な結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関する。
(イ)背景技術
【０００３】ピタバスタチンカルシウム…は抗高脂血症治療薬として上市されており，その製造法としては，光学活性α－メチルベンルアミンを用いて光学分割する製造法…が既に報告されている。
(ウ)発明が解決しようとする課題
【０００８】医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶（以下，結晶性形態Ａともいう。）に，一般的に行なわれるような乾燥を実施すると，乾燥前は，図１で示すような粉末Ｘ線回折図示したものが，水分が４％以下になったところで図２に示すようにアモルファスに近い状態まで結晶性が低下することが判明した。さらに，アモルファス化したピタバスタチンカルシウムは表１に示す如く，保存中の安定性が極めて悪くなることも明らかとなった。
【０００９】【表１】（別紙本件明細書１図表目録１記載のとおり）本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することであり，さらに工業的大量製造を可能にすることである。
(エ)課題を解決するための手段
【００１０】本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，本発明を完成させた。【００１１】即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。【００１２】１．式（１）で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。【００１３】２．上記１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする医薬組成物。
【００１４】結晶形態Ａ以外の２種類を結晶形態Ｂ及び結晶形態Ｃと略記するが，これらはいずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。これらは，ろ過性が悪く，厳密な乾燥条件が必要であり（乾燥中の結晶形転移），ＮａＣｌなどの無機物が混入する危険性を有し，更に結晶形制御の再現性が必ずしも得られないことが明らかであった。したがって，工業的製造法の観点からは欠点が多く，医薬品の原薬としては結晶形態Ａが最も優れている。
(オ)発明を実施するための最良の形態


【００１６】結晶性形態Ａのピタバスタチンカルシウムは，その粉末Ｘ線回折パターンによって特徴付けることができる。
（別紙本件明細書１図表目録２記載のとおり）
装置
粉末Ｘ線回折測定装置：ＭＸＬａｂｏ（マックサイエンス製）線源：Ｃｕ，波長：１．５４０５６Ａ，ゴニオメータ：縦型ゴニオメータモノクロメータ：使用，補助装置：なし，管電圧：５０．０Ｋｖ，管電流：３０．
０ｍＡ
測定方法：
測定前に，シリコン（標準物質）を用いてＸ－線管アラインメントを検査する。試料約１００ｍｇをガラス試料板にのせ平坦にした後，以下の条件にて測定する。データ範囲：３．０４００～４０．００００ｄｅｇ，データ点数：９２５
スキャン軸：２θ／θ，θ軸角度：設定なし
サンプリング間隔：０．０４００ｄｅｇ，スキャン速度：４．８００ｄｅｇ／
ｍｉｎ
本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶は結晶性形態Ａに制御するため，以下の製造法で製造される。
【００１７】
【化６】
【００１８】原料は式（２）に示すピタバスタチンのアルカリ金属塩であり，アルカリ金属としてはリチウム，ナトリウム，カリウム等を挙げることができ，ナトリウムが好ましい。カルシウム化合物としては塩化カルシウム，酢酸カルシウムなどが好ましく，使用量は式（２）の化合物に対して０．３倍モル～３倍モル，好ましくは０．５～２倍モルの範囲である。
【００１９】式（２）のピタバスタチンのアルカリ金属塩は必ずしも単離される必要はなく，例えば式（３）の化合物などを加水分解する反応に連続してＣａ塩を製造することもできる。
【００２０】
【化７】
【００２１】使用する溶媒としては，水又は６０％以上の水を含んだＣ１－４アルコールが好ましい。Ｃ１－４アルコールとしては，メチルアルコール，エチルアルコール，ｎ－プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ｎ－ブチルアルコール，イソブチルアルコール，ｓｅｃ－ブチルアルコール及びｔｅｒｔ－ブチルアルコール等を挙げることができる。
【００２２】溶媒の使用量は，式（２）で表される化合物の使用量に対して，５～３０質量倍の範囲である。晶析温度は特に限定されないが，－１０～７０℃の範囲であり，好ましくは－５～４０℃の範囲であり，更に好ましくは０～２０℃の範囲である。晶析時間は特に限定されないが，３０分～１５時間程度行えば十分である。結晶を析出させる際の方法としては，静置で行う方法，攪拌下で行う方法等が挙げられるが，攪拌下で行うのが好ましい。また，必要に応じて結晶形態Ａの種晶を使用してもよい。
【００２３】析出した結晶を濾過し，乾燥するが，水分の調整が本発明において極めて重要である。乾燥温度は特に限定されないが，好ましくは１５～４０℃の範囲である。水分値は，最終的に７～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。
(カ)実施例
【００２９】次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが，本発明の範囲はこれらに限定されるものではない。…
【００３１】
【化８】
【００３２】２．７１ｋｇ（６．０３ｍｏｌ）の化合物（５）を，５０ｋｇのエタノールに撹拌しながら溶解し，均一溶液であることを確認した上で，５８．５ｋｇの水を加えた。－３～３℃に冷却した後，２ｍｏｌ／リットル（Ｌ）水酸化ナトリウム水溶液の３．３７Ｌを滴下した後，続けて同温度で３時間撹拌し，加水分解反応を完結させた。全量の水酸化ナトリウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。
【００３３】反応混合物を減圧下に蒸留して溶媒を留去し，５２.２ｋｇのエタノール／水を除去後，内温を１０～２０℃に調整した。得られた濃縮液中に，別途調製しておいた塩化カルシウム水溶液（９５％ＣａＣｌ２７７５ｇ／水３９．３ｋｇ，６．６３ｍｏｌ）を２時間かけて滴下した。全量の塩化カルシウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。滴下終了後，同温度で１２時間撹拌を継続し，析出した結晶を濾取した。結晶を７２．３ｋｇの水で洗浄後，乾燥器内で減圧下４０℃にて，品温に注意しながら，水分値が１０％になるまで乾燥することにより，２．８０ｋｇ（収率９５％）のピタバスタチンカルシウムを白色の結晶として得た。粉末Ｘ線回折を測定して，この結晶が結晶形態Ａであることを確認した。
(キ)産業上の利用可能性
【００３４】本発明により，安定性に優れたピタバスタチンカルシウム結晶性原薬の工業的な製造法が確立された。
(ク)図面の簡単な説明
【００３５】【図１】水分値が８．７８％である結晶性形態Ａの粉末Ｘ線回折図である。【図２】図１で使用した結晶を乾燥し，水分値を３．７６％とした際の粉末Ｘ線回折図である。


イ本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項１）は，前記第２の３(3)イ記載のとおりである。本件明細書２（甲２の２）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（ただし，その記載の多くは，その原出願に係る本件明細書１の記載と共通するため，上記アで摘記した記載と重複しない範囲で摘記する。）。【０００１】本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法に関するものである。【０００８】医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を安定的に保存する方法を提供することにある。
【０００９】本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，この結晶性原薬を安定的に保存する方法として，本発明を完成させた。
【００１０】即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。【００１１】ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，…１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
【００２５】析出した結晶を濾過し，乾燥するが，水分の調整が本発明において極めて重要である。乾燥温度は特に限定されないが，好ましくは１５～４０℃の範囲である。水分値は，最終的に５～１５％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは７～１５％（Ｗ／Ｗ），より好ましくは７～１３％（Ｗ／Ｗ），最も好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。【００３７】本発明により，ピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法が提供される。
(2)ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態
アピタバスタチンは，式（１）の構造式を有する化合物であり，医薬品としては，カルシウム塩として用いられる。
ピタバスタチンカルシウム塩は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用である（甲２，弁論の全趣旨）。
イ結晶多形とは，化合物は同じで，構造が異なる複数の結晶構造として結晶化する現象又はその結晶群をいう。多形により異なる最も典型的な物性は，密度，融点，溶解度，結晶形態などである。結晶の中で分子が取り得る分子の配列（空間群）は，規則的に配列するという制約から２３０種であることが証明されている。光学活性体であると，その数は６５種と少なくなり，実際に頻繁に経験するという観点からは１０種程度である（甲５５）。
ウピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態（本件において「結晶形」，「結晶多形」ともいう。なお，本件各明細書中では，「結晶性形態」と記載されることもある。）にも様々なものがあり，本件明細書１に記載された結晶形態ＡないしＣ，チバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦ以外にも存在し得る（甲２，９，弁論の全趣旨）。
本件明細書１に記載された結晶形態Ｂ及びＣは，結晶形態Ａとは水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しない。チバ特許明細書に記載された結晶形態Ａは，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と「±０．２°以内」で全て一致する。エなお，控訴人が後記(3)のとおり，本件特許１の出願経過で提出した意見書（乙５０の６）においては，拒絶理由通知で指摘された引用文献１，３に記載されたピタバスタチンカルシウム塩に対する新規性等を主張するについて，原料化合物のナトリウム塩の溶液にカルシウム化合物溶液を添加して，カルシウム塩を生成させると同時に難溶性のカルシウム塩の結晶を析出させるという原理的，基本的な製造方法が同じであっても，「製造されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態や結晶状態は，上記の原理的な製造方法における具体的な条件によって大きく左右されます。すなわち，製造されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態は原理的な製造方法は同じであっても，反応・結晶析出させる溶媒の種類，原料（カルシウム化合物）の添加方法（手段，温度，時間），熟成条件（手段，温度，時間），生成結晶の乾燥条件（温度，圧力，時間）などによって大きく影響されます。」と説明している。
(3)本件各特許の出願経過


ア証拠（甲９，乙５０）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許１の出願経過は次のとおりであると認められる。
(ア)本件特許１の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「式（１）で表される化合物であり，５～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶性形態Ａ）。」であった。(イ)本件特許１に係る出願（特願２００６－５２０５９４号）に対し，平成２３年８月２４日付けで，出願に係る発明は，①引用文献１（特開平５－１４８２３７号），②引用出願２（特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４号）。チバ特許明細書），③引用文献３（国際公開０３／６４３９２号）により，特許法２９条１項，２項（引用文献１，３），同法２９条の２（引用出願２）に違反する旨の拒絶理由通知がされた。なお，上記拒絶理由通知において，「１点のみのピーク強度（２θが３０．１６°）でしか特定されず，他のピークの特定がないので，引用文献１，３と本願発明の結晶が区別されているとは認められない」などと指摘された。
(ウ)控訴人は，上記拒絶理由通知を受けて，平成２３年１１月２９日付けの手続補正書で，特許請求の範囲の請求項１に「４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，」を挿入する補正（構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正）を行った。控訴人は，上記手続補正書と同時に提出した意見書（乙５０の６）において，「補正後の本願請求項１に係る発明では，Ｘ線粉末解析において相対強度が２５％より大きい，回折角（２θ）が３０．１６°のピークに加えて，回折角（２θ）が４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°のピークをもって，本願発明の結晶を特定しましたので，もはや，１点のみのピークにより特定しているとの認定には該当しないものであります。」，「この補正は，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。
他方で，上記意見書中には，本願に係る回折角の数値について一定の誤差が許容されることや１５本中の一部のピークのみの対比によって発明が特定されることをうかがわせる記載は存しない。
イ証拠（乙３５～３９，４１～４３）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許２の出願経過は次のとおりであると認められる。
(ア)控訴人は，本件特許１の特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する前記ア(ウ)の補正を行ったのと同日である平成２３年１１月２９日，本件特許１に係る出願を原出願とする分割出願（請求項数４）を行った。本件特許２の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の保存方法であり，７～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有する結晶形態にて保存する方法。」であり，請求項２ないし４は，いずれも請求項１を引用する請求項であった。(イ)控訴人は，平成２４年９月２７日付け手続補正書により，特許請求の範囲の全文について補正を行った（請求項数１３）。
上記補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩を，その含有水分が４重量％より多い量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。」というものであり（なお，請求項２ないし１１は，いずれも請求項１を引用するものであるか，請求項１を引用する請求項を引用するものである。），請求項１２の記載は，「ピタバスタチンカルシウム塩が，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有することを特徴とする，請求項１～１１の何れか１項に記載の保存方法。」というものであった。(ウ)本件特許２に係る出願（特願２０１１－２６０９８４号）に対し，平成２４年１０月２４日付けで，出願に係る発明は，平成２４年９月２７日付け手続補正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１７条の２第３項に違反する旨の拒絶理由通知がされた。


(エ)その後，控訴人は，平成２４年１１月２８日付け手続補正書による補正を行ったが，本件特許２に係る出願に対し，平成２５年１月２５日付けで，出願に係る発明は，①引用文献１（国際公開０３／６４３９２号），②引用文献２（特開平５－１４８２３７号），③引用文献３（特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４号）。チバ特許明細書）により，特許法２９条１項，２項（引用文献１，２），同法２９条の２（引用文献３）に違反する旨等の理由により拒絶理由通知がされた。
(オ)控訴人は，上記拒絶理由通知を受けて，平成２５年３月８日付けの手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１の「１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」を「４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し」に補正するとともに，補正前の請求項５ないし１０，１２及び１３を削除する等の補正を行った。控訴人は，上記手続補正書と同時に提出した意見書（乙４３）において，上記請求項１の補正について「この補正は，補正前の請求項１２に記載されていた要件であるＸ線粉末解析における１５本のピーク位置を挿入するものであり，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。他方で，上記意見書中には，本願に係る回折角の数値について一定の誤差が許容されることや１５本中の一部のピークのみの対比によって発明が特定されることをうかがわせる記載は存しない。
(4)構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
ア特許請求の範囲の記載
本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’においては，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有することをもって規定されており，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶が１５本のピークの小数点以下２桁の回折角（２θ）を有することにより特定されている。
他方，本件発明１－１に係る特許請求の範囲（請求項１）及び本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項１）には，上記回折角の数値に一定の誤差が許容される旨の記載や，上記１５本のピークのうちの一部のみの対比によって特定される旨の記載はない。
イ本件各明細書の発明の詳細な説明の記載
本件各明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件各発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである（本件明細書１【０００８】～【００１０】，本件明細書２【０００８】，【０００９】）。
そして，結晶形態ＡないしＣの３種類の結晶形態は，水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，このうち結晶形態Ａは，「ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）」であること（本件明細書１【００１０】，本件明細書２【０００９】），結晶形態Ｂ及びＣは，「いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。」（本件明細書１【００１４】，本件明細書２【００１５】）と記載されているように，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存在する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されている。
他方で，本件各明細書中には，結晶形態Ａが「ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）」であること，この粉末Ｘ線回折パターンとして，別紙本件明細書１図表目録２記載のとおりの数値の記載（本件明細書１【００１６】，本件明細書２【００１７】），同目録３記載の【図１】（水分値が８．７８％である結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折図）の記載があるのみで，結晶形態Ａについてそれ以上の特定はされておらず，小数点以下２桁の数値で表される１５本のピーク中３本が相違することで結晶形態Ａと区別される，結晶形態Ｂ及びＣに関しては，回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切ない。また，本件各明細書中には，結晶形態Ａに係る回折角について，その数値に一定範囲の誤差が許容されることや１５本のピークのうちの一部のみによって結晶形態Ａを特定することができることをうかがわせる記載は存しない。
ウ以上によれば，特許請求の範囲の記載に加え，本件各明細書の記載を参酌したとしても，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。
エ控訴人の主張について


(ア)控訴人は，本件各発明の対象たる物は，ピタバスタチンカルシウムに複数存在する結晶形態の中の結晶形態Ａであり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，当該数値に基づくＸ線回折パターンの比較により，新規な発明である結晶形態Ａを特定するために規定された構成要件であるところ，当業者は，技術常識に基づき，本件各発明の対象である結晶形態Ａと同一の結晶形態か否かを，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の数値そのものの比較ではなく，実測値の変動がピークの同一性の認定に妨げとならない範囲，すなわち「±０．２°以内」において，明細書に開示された当該ピークと他のピークの相対的な位置関係や強度も考慮して，同一性を認定し，それに基づいて，結晶形態の同一性を認定するものであるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，測定対象試料から測定されたピークの回折角が，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の全てのピークの数値と小数点以下２桁まで一致することを要するものではない旨主張する。しかし，本件各発明の特許請求の範囲は，前記第２の３(2)イ及び(3)イ記載のとおりであって，「結晶形態Ａ」という記載は一切ない。特許発明の技術的範囲は，明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないのであり（特許法７０条），特許請求の範囲に何ら記載のない「結晶形態Ａ」という概念をもって本件各発明の技術的範囲の属否を判断すべきであるとする控訴人の主張は，失当である。
(イ)控訴人は，「第十六改正日本薬局方」（１６局），「第十三改正日本薬局方」（１３局）及び「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）の記載から，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，ピークの同一性は，±０．２°以内であれば同一と判断し得るというのが，当業者の技術常識であったから，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の２θ値の数値も，当業者の上記技術常識を踏まえて解釈されるべきである旨主張する。
ａしかし，１６局は，厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律４１条（平成２５年法律第８４号による改正前の薬事法４１条も同趣旨）に基づき定める医薬品の規格基準書であり，その前書きには「…わが国の医薬品の品質を確保するために必要な公的基準を示すものであり，医薬品全般の品質を総合的に保証するための規格及び試験法の標準を示すとともに医療上重要とされた医薬品の品質等に係る判断基準を明確にする役割を有する」と記載されているように，医薬品の「品質」に関する規格，判断基準及びその試験法を定めたものである。したがって，控訴人が指摘する１６局の「２．５８粉末Ｘ線回折測定法」は，医薬品の品質に関する試験法を示したものであり，そこに示された「同一結晶形の試料と基準となる物質との間の２θ回折角は，０．２°以内で一致する」との判断基準も，医薬品の品質に関する判断基準を示したものというべきである。
また，１３局に示された判断基準も，１６局と同様に，医薬品の品質に関する判断基準を示したものというべきである。
そして，「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）は，１６局について説明した文献であるから，甲１８における判断基準も，医薬品の品質に関するものであるといえる。


そうすると，１６局や１３局，甲１８に記載された許容誤差が「±０．２°以内」との判断基準は，医薬品の品質に関する判断基準であって，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできないし，特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできない。ｂさらに，１６局には「粉末Ｘ線回折による未知試料中の各相の同定は，通例，基準となる物質について実験的に又は計算により求められる回折パターンと，試料による回折パターンとの視覚的あるいはコンピューターによる比較に基づいて行われる。標準パターンは，理想的には特性が明確な単一相であることが確認された試料について測定されたものでなければならない。…コンピューターを用いた未知試料回折パターンと標準データとを比較する場合，…データベースに収載されている単一相試料の（ｄ，Ｉｎｏｒｍ）と比較対照することができる。ＣｕＫα線を用いた多くの有機結晶の測定では，できるだけ０°付近から少なくとも４０°までの２θの範囲で回折パターンを記録するのが，通例，適切である。同一結晶形の試料と基準となる物質との間の２θ回折角は，０．２°以内で一致する。…」（甲１７）と記載されている。また，「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」には，「１）同定及び判定標準品（例えば，日本薬局方標準品）が入手可能であれば，同一の装置を用いて同一条件下で測定，比較することが望ましい。…理論上，同一化合物の同一結晶形は，同一回折角度に同様の相対強度のピークを示す。ただし，回折角度は，装置の測定バラツキ，試料の充てんのバラツキ（試料面高さのバラツキ）の影響を受けることから，結晶形同定の規定として，回折角２θ値は±０．２°以内で一致と定められている。一方，回折強度に関しては，装置のバラツキに加え，試料の配向の影響を受ける。先に述べたが，配向した試料の相対強度は大きくバラツキ，バラツキの程度も試料及び配向の程度により異なる。試料の無配向化が不可能な試料もあり，ピーク強度を規定化することは不適切な場合もある。また，標準データとして，ＴｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    Ｃｅｎｔｅｒｆｏｒ    ＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ（ＩＣＤＤ）に登録されている回折データを用いることができる。ＩＣＤＤには６万種以上の化合物のデータが審査の上，登録されている。ただし，本データ中には，配向の影響を受けているものもあるので同定の際には注意が必要である。…通例，結晶形の同定及び判定では，結晶形に特徴的な複数のピークを選択し上記規定により行うが，本質的にはＸ線回折の全体的なパターンの一致が重要である。異なる結晶多形又は溶媒和結晶間のＸ線回折パターンの差は非常に小さいことがあるので，その判定は注意深く行わなければならない。特に結晶多形又は溶媒和結晶の少量の混入の確認及び気相の水分と平衡関係にある結晶水を持つ水和結晶の取扱いは注意が必要であり，その可能性が考えられた場合，単結晶Ｘ線解析，熱分析，微小熱量計，固体ＮＭＲなどを併用して詳細に検討することが望ましい。」（甲１８）と記載されている。
これらの記載に照らせば，１６局にいう「基準となる物質」は，甲１８にいう，例えば日本薬局方標準品のようなものを意味するものと解されるところ，１６局には「標準品は，日本薬局方に規定された試験に用いるために一定の品質に調製されたものである。」ことが記載され，それに続いて種々の標準品が列挙されている。しかし，上記のとおり１６局に列挙された標準品のうちには，ピタバスタチンカルシウム塩は含まれていないところ，本件各明細書の記載から，結晶形態Ａがこれら標準品と同等の品質に調製されたものであるということはできない。そうすると，上記観点からも，１６局や甲１８に記載された許容誤差が「±０．２°以内」との判断基準が，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできない。
ｃなお，控訴人は，ＩＣＤＤでは，ピークの回折角について許容誤差の範囲は記載されていないことを挙げる。
しかし，ＩＣＤＤ（国際回折データセンター）に登録されている回折データは，甲１８に「標準データとして，ＴｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    Ｃｅｎｔｅｒｆｏｒ    ＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ（ＩＣＤＤ）に登録されている回折データを用いることができる。ＩＣＤＤには６万種以上の化合物のデータが審査の上，登録されている。」と説明されているように，審査を経て登録されているデータであり，当業者が，その精度と品質に信頼を置く「標準データ」とみなしているものであるといえる。
これに対し，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角が，ＩＣＤＤに登録されているデータと同様の「標準データ」として取り扱われるべきものであると認めるに足りる証拠はないから，ＩＣＤＤでは，ピークの回折角について許容誤差の範囲が記載されていないことをもって，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値についても，許容誤差の範囲の記載がなくても当然に一定の許容誤差が認められるべきものということはできない。


ｄさらに，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には，前記(2)のとおり，本件明細書１の結晶形態ＡないしＣ及びチバ特許明細書の結晶形態ＡないしＦ以外にも未知の結晶形態が存在し得るところ，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した結晶多形に係る特許出願には，その特許請求の範囲に，回折角について特定の数値のみを記載しているものが見られる一方で，±０．１°～±０．２°の幅を設けるもの，これより小さい±０．０５°の幅を設けるものや，これを超えて±０．３°の幅を設けるもの，「２８．４±２．８４の２θ値（単位：度）」などと各数値ごとにその±１０％の幅を設けるもの，「６．００±０．０５°…１７．４２±０．０８°…２０．１３±０．１０°」などと同一の請求項内において誤差の範囲に差を設けるもの等様々なものが存在する（乙５１）。上記事実に照らせば，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値であれば，特段の言及なくして「±０．２°以内」という許容誤差が当然に認められるというのが当業者の技術常識であったと認めることはできない。粉末Ｘ線回折測定では，測定に用いる機器の測定誤差や測定試料の状態により，同じ結晶を測定した場合であっても，常に厳密にピークの回折角の数値が一致するものではないとしても，上記のとおり，特許出願の際，特許請求の範囲に記載された回折角の数値に幅を設ける範囲も一様でないことに照らせば，特許請求の範囲や明細書中に，回折角の数値に一定範囲の誤差が許容されることや許容誤差の範囲について何ら記載がない本件各発明について，測定誤差による数値バラツキを考慮することは，技術的範囲の属否が一義的に定まらないこととなり，相当でない。本件各発明の特許請求の範囲にも，本件各明細書にも，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定する回折角の数値の許容誤差の範囲に関する記載がない以上，特許請求の範囲に記載された回折角の数値の許容誤差の範囲を一義的に定めることはできないといわざるを得ない。
ｅ以上によれば，控訴人の主張する技術常識は認めるに足りず，回折角の数値について±０．２°以内の誤差を認めるべきであるとする上記主張は，理由がない。(ウ)控訴人は，「第十六改正日本薬局方」（１６局）の記載等から，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，同一の結晶か否かは，１０本以上のピークが確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ないピークであっても，同一の結晶と判断できることもあるというのが，当業者の技術常識であったから，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角も，当業者の上記技術常識を踏まえて解釈されるべきである旨主張する。
ａしかし，そもそも，Ｘ線回折測定の回折角により結晶形態を特定した発明に係る特許出願には，結晶形態を特定するピークの本数が数本のものから十数本，あるいはそれを超えるものまで様々であり（乙５１），何本のピークを特許請求の範囲に記載するかは，出願人の判断に委ねられているのであるから，１５本より少ないピークが一致すれば本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足する旨の控訴人の主張は，失当である。
ｂまた，１６局に記載された判断基準は，医薬品の品質に関する判断基準であって，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものであると解することはできないし，特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできないことは，前記(イ)のとおりである。したがって，１６局において，複数のピークの回折角や強度が全体的に一致しているか否かを判断することが重要であることや同一のピークと判断されるものが１０本あれば十分であり，より少ないピークでも同一性が確認できることがあることが説明されているとしても，１６局の上記説明を根拠に，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークのうちの一部のピークについて同一性が認定できれば充足性を肯定し得るとはいえない。ｃしかも，本件各明細書には，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態として，結晶形態ＡないしＣが記載されているが，本件各発明の技術的範囲に属しない結晶形態Ｂ及びＣが，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されているのみで，結晶形態Ｂ及びＣに関しては，回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切ない。
本件各明細書の上記記載に照らすと，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークのうち１０本あるいはそれより少ない本数のピークの同一性が確認されただけでは，本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩を上記結晶形態Ｂ及びＣから画することができない。
ｄさらに，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には様々なものがあり，チバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦが存在し，それ以外にも存在し得ることに照らすと，本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩は，構成要件Ｃ・Ｃ’の小数点以下２桁の回折角の数値をもって特定されたピーク１５本全てを有するものであると解さなければ，他の結晶形態から，本件各発明の技術的範囲に属する結晶形態を画することができない。すなわち，例えば，チバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅは，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と「±０．２°以内」で１４本が一致するのに加え，同明細書の【図５】から，構成要件Ｃの相対強度を充足する（２５％より大きい）ことが見て取れる（甲９，乙５０の６）。さらに，同明細書には，上記結晶形態Ｅが，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものであるか否かについては開示されていない。そうすると，上記結晶形態Ｅを本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩から画するには，これが構成要件Ｃ・Ｃ’に規定されたピーク１５本全てを有するものであると解するほかない。


なお，仮に，上記結晶形態Ｅが，構成要件Ｃの相対強度を充足しないとしても，控訴人が結晶形態Ａについて行った相対強度の比較（甲５３）において，機械粉砕を施していない「未粉砕品」では相対強度２５％を大きく下回る結果（１３％）が出ており，また，「第十四改正日本薬局方解説書」（乙１６）にも，「有機化合物に関して回折角の走査範囲を０°付近から４０°とし，また，同一結晶形の相対強度の差は２０％以内で同一であるとしている。一方，測定試料によっては配向，粉砕による結晶性の低下，ロット間による晶癖の違い，…などが原因となって，同一結晶間でも相対強度の差が２０％より大きくなる場合がまれに生じる。」と注記（注１２）されていること，１６局では，相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向されてしまう現象）のため，かなり変動することがあることが説明されていること（甲１７，１８）からすれば，相対強度は結晶粒子の大きさや形状，測定試料の配向，粉砕による結晶性の低下などの影響を受けやすいものであると考えられる（なお，相対強度が結晶粒子の大きさや形状の影響を受けやすいものであることは，控訴人自身が主張するところである。）。そうすると，本件発明１－１は，粉砕・未粉砕を限定していないピタバスタチンカルシウム塩の発明であることに照らし，構成要件Ｃの相対強度を充足するか否かの点をもって，チバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅを本件発明１の技術的範囲から画することができるのか，疑問があるといわざるを得ない。ｅ加えて，前記(3)のとおり，本件特許１の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶性形態Ａ）。」とされていたが，平成２３年８月２４日付けの拒絶理由通知を受け，控訴人は，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角の数値を挿入する補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また，控訴人は，本件特許２の出願経過においても，平成２５年１月２５日付けの拒絶理由通知を受け，特許請求の範囲の請求項１の「１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」について，構成要件Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を挿入する補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。
仮に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の解釈において，１５本のピークの回折角の数値のうち任意の一部が一致すれば足りるとすれば，上記補正前の１本あるいは３本のピークの回折角を除く一部の回折角のみによる特定をも許容することになるから，上記各補正が，１本あるいは３本のピークの回折角をもって特定されていた特許請求の範囲を限定的に減縮するものに該当するとは，直ちにいえないことになる。
そして，控訴人は，本件特許１の出願経過における拒絶理由通知において，１本のみのピーク強度でしか特定されず，他のピークの特定がないので，公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して，上記補正を行ったのであるから，１５本のピークの回折角の数値をもって本件発明１の結晶を特定したというほかない。
以上のとおり，本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は，本件各発明の技術的範囲を，回折角の数値をもって特定された１５本のピーク全てを有する結晶に限定するものであると解される。これに反する控訴人の主張は，禁反言の原則に反する。
ｆ以上によれば，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークのうちの一部をもって充足性を判断すれば足りる旨の控訴人の主張は，失当である。
オ小括
以上のとおり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。(5)被控訴人製品及びその保存方法の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性測定方法の適否はひとまず措き，控訴人が本件訴訟において提出する測定結果（甲５，２２，５０）によったとしても，１５本全てのピークについて回折角の数値が，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の数値とその数値どおり一致するような測定結果は得られていない。そして，控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角であるとする数値は，原判決別紙物件目録(1)記載のとおりであり，控訴人の特定する数値に依ったとしても，１５本のうち１４本は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と相違している。そうすると，被控訴人製品及びその保存方法が，構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するものとはいえない。
(6)以上のとおり，被控訴人製品及びその保存方法は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足しないから，その余の構成要件の充足性について検討するまでもなく，被控訴人製品及びその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するとはいえない。
２争点(2)（均等侵害の成否）について
(1)控訴人は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，規定された１５本のピークの全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩はその技術的範囲に属するということができないと解釈されるとしても，被控訴人製品につき均等侵害が成立する旨主張する。
(2)均等侵害の第１要件について
ア均等侵害の第１要件は，特許請求の範囲に記載された構成と相手方が製造等をする製品又は用いる方法との異なる部分が特許発明の本質的部分でないことである。
そして，特許発明における本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であると解すべきである。


イ本件各発明は，前記１(4)イのとおり，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである。
そうすると，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする本件各発明において，特定の結晶形態をとることが，上記課題の特徴的な解決手段であるといえる。
そして，本件各明細書には，結晶形態ＡないしＣの３種類の結晶形態は，水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，結晶形態Ｂ及びＣは，「いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。」（本件明細書１【００１４】，本件明細書２【００１５】）とあるように，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存在する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されているのみで，結晶形態Ｂ及びＣに係る回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切なく，他方で，結晶形態Ａについては，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折パターンとして，別紙本件明細書１図表目録２記載のとおりの数値が記載され，同目録３記載の【図１】の記載があるのみで，それ以上の特定はされておらず，結晶形態Ａに係る回折角について，その数値に一定範囲の誤差が許容されることや１５本のピークのうちの一部のみによって結晶形態Ａを特定することができることをうかがわせる記載も一切存しない。
以上によれば，本件各発明において，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークの回折角の数値は，本件各明細書において，本件各発明の課題の特徴的な解決手段である特定の結晶形態を，他の結晶形態，すなわち本件各発明の課題の解決手段とはなり得ない結晶形態と画する唯一の構成として開示されたものであるということができる。
したがって，本件各発明において，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークの回折角の数値は，本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であるというべきである。
ウそうすると，控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角であるとする数値は，前記１(5)のとおり，原判決別紙物件目録(1)記載のとおりであり，控訴人の特定する数値に依ったとしても，１５本のうち１４本は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と相違するのであるから，被控訴人製品は，本件各発明と課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分において相違していることになる。
以上によれば，被控訴人製品は，均等侵害の第１要件を充足しない。
(3)均等侵害の第５要件について
ア均等侵害の第５要件は，相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことである。
イ前記１(3)のとおり，控訴人は，本件特許１の出願経過において，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角の数値を挿入する平成２３年１１月２９日付けの補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また，控訴人は，本件特許２の出願経過においても，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を挿入する平成２５年３月８日付けの補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。
控訴人は，本件特許１の出願経過における拒絶理由通知において，１本のみのピーク強度でしか特定されず，他のピークの特定がないので，公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して，上記補正を行ったのであるから，１５本のピークの回折角の数値をもって本件発明１の結晶を特定したというほかない。
そして，本件特許２は，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだした本件特許１を原出願とする分割出願であって，本件特許１に係る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり，その出願当初の特許請求の範囲の請求項１には，上記補正後の本件発明１の結晶と同じ１５本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。以上によれば，本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は，本件各発明の技術的範囲を，回折角の数値が１５本全て一致する結晶に限定するものであると解されるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と，全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は，本件各発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。したがって，被控訴人製品は，均等侵害の第５要件を充足しない。(4)以上のとおり，被控訴人製品は，本件発明１と均等なものということはできず，同様に，被控訴人製品の保存方法が，本件発明２と均等なものということもできない。
３結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求をいずれも棄却した原判決は正当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官     髙    部    眞規    子
裁判官     柵    木    澄    子
裁判官     鈴    木    わか    な
（別紙）
本件明細書１図表目録


平成２４年７月２５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０３８９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月１１日
判        決
原              告        株式会   社アー   ト・ラ   ボ同訴訟代理人弁理士        小      林      良      平
中      村      泰      弘
開      本              亮
市      岡      牧      子
谷      口              聡
被              告        不二貿   易株式   会社同訴訟代理人弁理士        安      倍      逸      郎
主        文
１特許庁が無効２０１１－４００００５号事件について平成２３年１０月１７日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文１項と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，原告の下記２の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について，特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書（写し）記載の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は，考案の名称を「室内芳香器」とする登録第３１３４６９１号実用新案（平成１９年６月７日出願，同年８月１日設定登録。平成２２年１０月２６日に提出された訂正後の請求項の数は，全５項である。）に係る実用新案権を有する者である（以下「本件実用新案登録」といい，上記訂正後の明細書（甲２０，２１）を「本件明細書」という。）。
(2)被告は，平成２３年４月１５日，本件実用新案登録の請求項１ないし５に係る考案について，実用新案登録無効審判を請求し，無効２０１１－４００００５号事件として係属した。
(3)特許庁は，平成２３年１０月１７日，「実用新案登録第３１３４６９１号の請求項１ないし５に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし，同月２７日，その謄本が原告に送達された。
２実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項１ないし５に係る考案（以下「本件考案１」ないし「本件考案５」という。）の実用新案登録請求の範囲の記載（平成２２年１０月２６日付けの訂正書によって訂正されたもの）は，以下のとおりである。文中の「／」は，原文の改行箇所を示す。
【請求項１】ａ）液体芳香剤を収容する，上部に開口を有する容器と，／ｂ）前記開口の上に配置された，ソラの木の皮で作製した造花と，／ｃ）下端が前記液体芳香剤中に配置され，上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と，／を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項２】前記液体芳香剤が有色であり，前記造花が淡色であることを特徴とす
る請求項１に記載の室内芳香器
【請求項３】前記紐が綿糸を編んだ綿コードであることを特徴とする請求項１又は
２に記載の室内芳香器
【請求項４】前記綿コードの中にワイヤが挿入されていることを特徴とする請求項
３に記載の室内芳香器
【請求項５】前記容器が透明であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記
載の室内芳香器
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，本件考案１ないし５は，下記引用例に記載された考案（以下「引用考案」という。）及び周知例１ないし６に記載された周知の事項等に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，実用新案法３条２項の規定により実用新案登録を受けることができないものであって，本件実用新案登録は，実用新案法３７条１項２号の規定により無効にすべきものである，というものである。
ア引用例：実願平１－７７０８５号（実開平３－１６９４２号）のマイクロフ
ィルム（甲２３）
イ周知例１：特開平１１－３６１２１号公報（甲２２）ウ周知例２：「ｍｅｄｅｒｕ日記    人にやさしい雑貨店」（インターネット＜ＵＲＬ：http://mederu.jp/step_blog/date-20061124＞）に投稿された投稿記事（投稿日：平成１８年１１月２４日）（甲６）
エ周知例３：「スーパーデリバリーボタニカルプラネット」（インターネット＜ＵＲＬ：http://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/796974/＞）に投稿された投稿記事
（投稿日：平成１９年４月２６日）（甲９）
オ   周知例４：「   生活ス   ケッチ   」（イ   ンター   ネット   ＜ＵＲ   Ｌ：http://hazukiaa.exblog.jp/3490715/＞）に投稿された投稿記事（投稿日：平成１８年１０月６日）（甲１０）
カ周知例５：「シャンプーｓｔａｔｉｏｎ」（インターネット＜ＵＲＬ：http://shampoo.hair-beauty.jp/d2006-04_2.html＞）に投稿された投稿記事（投稿日：平成１８年４月４日）（甲２４）
キ   周知例   ６：「   ｃｈｅ   ｒｒｙ     ｄｅｃ   ｏ」（   インタ   ーネッ   ト＜Ｕ   ＲＬ：http://cherrydeco.blog68.fc2.com/blog-date-200609.html＞）に投稿された投稿記事（投稿日：平成１８年９月１０日）（甲２５）
(2)なお，本件審決が認定した引用考案並びに本件考案１ないし５と引用考案との一致点及び相違点は，それぞれ次のとおりである。ア引用考案：芳香剤を収容する，上部に開口を有する透明度のある容器と，前記開口の上に配置された，花芯付属品（おしべ等），花弁，額とからなる花形の形態と，下端が前記芳香剤中に配置され，上部において前記花形の形態と接続されている，多数のポリエステル長繊維を棒状に束ね，周面を熱融着によって被覆した浸
透性の気散管と，を備える室内芳香剤発散容器


イ本件考案１ないし４と引用考案との一致点：ａ）液体芳香剤を収容する，上部に開口を有する容器と，ｂ）前記開口の上に配置された，造花と，ｃ）下端が前記液体芳香剤中に配置され，上部において前記造花と接続されている浸透材と，を備える室内芳香器
ウ本件考案５と引用考案との一致点：ａ）液体芳香剤を収容する，上部に開口を有する透明である容器と，ｂ）前記開口の上に配置された，造花と，ｃ）下端が前記液体芳香剤中に配置され，上部において前記造花と接続されている浸透性の浸透材と，を備える室内芳香器
エ本件考案１ないし５と引用考案との相違点１：造花に関して，本件考案１ないし５では，「ソラの木の皮で作製した」ものであるのに対して，引用考案は，花芯付属品（おしべ等），花弁，額とからなる花形の形態からなる点オ本件考案１ないし５と引用考案との相違点２：浸透材に関して，本件考案１ないし５では，「浸透性の紐」であるのに対して，引用考案は，多数のポリエステル長繊維を棒状に束ね，周面を熱融着によって被覆した浸透性の気散管である点カ本件考案２ないし５と引用考案との相違点３：本件考案２ないし５は，「液体芳香剤が有色であり，造花が淡色である」のに対し，引用考案は，芳香剤の色や
花形の形態の色については不明な点
キ本件考案３ないし５と引用考案との相違点４：浸透材に関して，本件考案３ないし５は，「紐が綿糸を編んだ綿コードである」と特定しているのに対して，引用考案は，多数のポリエステル長繊維を棒状に束ね，周面を熱融着によって被覆し
た浸透性の気散管である点
ク本件考案４及び５と引用考案との相違点５：綿コードに関して，本件考案４及び５は，「綿コードの中にワイヤが挿入されている」のに対して，引用考案では，
気散管の周面を熱融着によって被覆したものである点
４取消事由
(1)本件考案１の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由１）(2)本件考案２の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由２）(3)本件考案４の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件考案１の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)相違点１に係る判断の誤り
ア本件審決は，周知例２ないし６に基づき，「造花をソラの木の皮で作製することは従来周知の事項である」と認定したが，周知例２ないし６は，いずれも個人的な体験や特定のトピックに関するニュース等を掲載する，いわゆる「ブログ」に投稿された記事であるところ，そもそもインターネット上の情報については，掲載日時にその内容のとおりに掲載されたことに疑義がある場合が少なくないから（甲３５），証拠として採用すべきでなく，かかる証拠に基づき上記認定をした本件審決には誤りがある。
イ本件審決は，従来周知の造花であるソラフラワーを引用考案の造花に適用できないとする阻害要因はないと判断したが，ソラフラワーは従来周知の造花でないし，ソラフラワーのような天然素材の調達に要するコスト等を考えれば，ソラフラワーのような天然素材からなる造花は，引用考案において，その目的を超えた過剰な構成であり，回避されるべきものであって，ソラフラワーを引用考案の造花に適用できないとする阻害要因が存在する。
ウソラフラワーは従来周知の造花でなく，これを引用考案の造花に適用できないとする阻害要因が存在し，本件考案１の時間に関する観念は，引用考案に存在しない。そして，本件考案１は，その時間に関する観念に最も適した素材としてソラの木の皮を採用したのであり（【００１０】），かかる観念の存在しない引用考案において，花形の形態に代え，ソラフラワーを用いる動機はない。エ甲１（【０００６】【０００７】【００２２】）には，時間に関する観念の存在を窺わせる記載が見受けられるが，その時間に関する観念は，視覚の面に限定されたものである。これに対し，本件考案１は，時間に関する観念を，視覚の面だけでなく嗅覚の面でも考慮している（【００１０】【００１７】）。甲１の揮散器に本件考案１の時間に関する観念が存在すると認定し，時間的概念を有する揮散装置が従来知られていると認定した点で，本件審決には誤りがある。(2)本件考案１の作用ないし効果についての判断の誤りについてア本件考案１の時間に関する観念は，視覚の面だけでなく嗅覚の面でも考慮しているのに対し，引用考案は，気散管の上端から芳香剤を気散させるものであるが，芳香の揮散が長時間安定的に持続するか否かについては関心がなく，時間に関する観念を有するものでない。
イまた，本件考案１の時間に関する観念は，引用考案に存在せず，さらに，周知例のいずれにも開示されていない以上，本件考案１の作用ないし効果は，引用考案及び周知例１記載の事項等から当業者が十分予測できる範囲内のものでなく，顕著なものである。
〔被告の主張〕
(1)相違点１に係る判断の誤りについて
ア周知例２ないし６について
周知例２ないし６には，掲載日時の表示が示されている上，周知例２，３及び６に示された情報の問合せ先は明らかである（乙４０～４２）。また，周知例２及び５は，本件実用新案登録出願前に公知となっていた（乙４３～４７）。また，周知例３は，ボタニカルプラネットの販売ページであり，一個人が運営するブログとは性質の異なるものであり，販売ページに掲載した情報やその登録・更新日を書き換えることは，通常あり得ない。周知例４の投稿記事に対し，投稿日からその翌々日まで多くのコメントがされており，その日付や内容を書き換えることは，トラブル防止の観点から通常あり得ないことである。よって，いずれも，表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義を解消する可能性が少ないホームページ等に該当しない。
造花をソラの木の皮で作製することが周知であることを示す文献は，他にも存在する（乙４８，４９）。
よって，周知例２ないし６及び乙４８，４９に基づいて，造花をソラの木の皮で作製することは周知の事項である。
イソラフラワーと芳香剤とを別体として販売し，ユーザがソラフラワーに芳香剤を染み込ませて使うものであることが周知であることについてユーザがソラフラワーに芳香剤を染み込ませて使用すること及び造花（ポプリ）に染み込ませる芳香剤が造花と別体で販売されていることは，周知である。
ウ阻害要因について


たとえ天然素材であったとしても，市場に多く流通すれば価格は低下し，阻害要因が解決する一方で，市場に流通する流通量が少なければ価格が上昇し，阻害要因が発生することとなる。このように阻害要因の有無がその時々によって変わるような不確定な要因は，従来周知の造花であるソラフラワーを引用考案の造花に適用する阻害要因と認めることはできない。なお，出願時の水準において，天然素材が高価であっても，需要さえあれば，金銭をもって解決することが可能である。さらに，本件考案に係る阻害要因とは，実用新案登録出願の出願時における技術水準においては，従来周知の造花であるソラフラワーを引用考案の造花に適用することができない絶対的要因をいうべきであり，経済的には適用することができない場合であっても，技術的には適用することが可能である場合は阻害要因に該当しない。
組合せ・適用に際し，①普通に考えると逆効果と思われる構成を採用する場合，②引用考案本来の目的を放棄することとなる置換に該当する場合，③刊行物の記載そのものが本件考案の構成を排除している場合，④作用が大きく異なる場合が組合せ・適用の阻害要因に該当するが，原告の主張する阻害要因は，上記のいずれにも該当しない。
(2)本件考案１の作用ないし効果についての判断の誤りについてア甲１には，使用者の時間経過に伴う揮散体の色や模様の変化について記載されているところ（【０００６】【０００７】【００２２】），この色や模様の変化は，芳香液が揮散体に移動することによって起こる現象である。そして，香気は，芳香液に含まれる芳香剤が揮散することにより生じる。香気の強さは，揮散体に含まれる芳香液中の芳香液の体積及び芳香剤の濃度に影響される。芳香液の移動により色や模様の変化が生じる旨の記載から，時間経過により揮散体に含まれる芳香液の体積が変化していることも示唆されていることとなる。また，芳香剤は，その性質上容易に蒸発することから，甲１における揮散体中に含まれる芳香剤の濃度も時間経過により変化する。
よって，甲１における揮散体中に含まれる芳香液の体積も，芳香剤の濃度も時間経過により変化することが示されている。
したがって，芳香の強さも変化することは甲１から当然に導き出される事項である。
イまた，考案の作用ないし効果は，考案特定事項に基づいて得られる事項に限定されるべきである。色や模様の変化は，造花が淡色でかつ芳香剤（芳香液）が有色である場合に得られる効果である。本件考案１には，造花及び芳香剤の着色についての特定がされていない以上，時間的経過による視覚面での変化について導き出すことはできない。さらに，「芳香の揮散が長時間安定的に持続する」点や「安定した香気を長時間楽しむことができる」点については，単位時間当たりの芳香剤の揮散量に起因する事項であることから，造花がソラの木の皮で作製されるためでは不十分であり，他に芳香剤の成分及び濃度，造花（揮散体）の厚さや表面積等を限定することで初めて差異が導き出されるものであるが，本件考案には，これらの限定がなされていない。したがって，仮に，「芳香の揮散が長時間安定的に持続する」点や「安定した香気を長時間楽しむことができる」点が本件考案の作用ないし効果と認められたとしても，従来に対し顕著な作用ないし効果であると認めることはできないし，本件明細書等においても，従来と対比したときのデータが示されていない。
したがって，原告の主張する作用ないし効果は，甲１から容易に導き出されるものにすぎず，また，本件考案１には，従来技術に対し顕著な作用ないし効果を与えるものであるとはいえない。しかも，原告の主張する顕著な作用ないし効果は，本件実用新案登録出願の出願当初の明細書等に示された証拠に基づいておらず，単に憶測を述べているにすぎないため，採用することはできない。２取消事由２（本件考案２の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)相違点３に係る判断の誤り
ア本件審決は，引用考案において，淡色系の色とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得た程度の事項であると判断した。
イ本件考案２におけるソラの木の皮は，非常に細かい繊維組織を有するため，液体芳香剤をゆっくりと花弁の根本から先端の方へ浸透させていくことができる。そして，本件考案２の相違点３に係る構成は，造花の素材としてソラの木の皮を用いてこそ，その技術的意義を発揮することができるものであり，そうである以上，ソラの木の皮を用いていない引用考案において，本件考案２の相違点３に係る構成を採用する動機はない。
ウしたがって，引用考案において，変色する前のもとの色を，溶液の色素の色と異なる色とすること，すなわち，淡色系の色とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得た程度の事項でない。
(2)本件考案２の作用ないし効果についての判断の誤り本件考案２によれば，液体芳香剤が花弁を浸透してゆく間に，花弁の色の変化を楽しむことができる。このとき，花弁の素材であるソラの木の皮は，非常に細かい繊維組織を有するため，色は，花弁の中心から周辺へと徐々に広がって行く。その様はまるで，花が少しずつ開花していくように見えるため，利用者は，液体芳香剤の香気に加えて，視覚からの美感によりいやされる（【００１１】【００１６】）。このように，本件考案２は，造花の素材としてソラの木の皮を用いることを前提に，有色の液体芳香剤と淡色の造花という組合せを採用することで，より自然環境に近い，繊細かつ微妙な花の開花の様子を再現するようにしたものである。そして，これが利用者に与える視覚による美感は，引用考案のようなソラの木の皮を用いていない芳香器によっては得られないものであり，また，単なる花弁の色の変化が利用者に与える美感からは隔絶された，際立って優れたものである。したがって，本件考案２の作用ないし効果は，引用考案及び周知例１ないし６記載の事項等から当業者が十分予測できる範囲内のものでなく，顕著なものである。
〔被告の主張〕
(1)相違点３に係る判断の誤りについて
ア本件明細書（【００１１】）によれば，淡色とは，白色を含む薄い色であると理解することができる。そして，周知例１（【０００５】）には，造花が淡色であることが記載されている。
また，周知例１（【００２１】）には，花器に張られた水は，茎の内部を通水することにより，香料，色素，溶剤が混合され，造花部分には，香料，色素，溶剤を含む混合水が供給されることが示されており，造花部分に供給される混合水は色素が含まれていることが示されている。
したがって，周知例１には，造花を淡色とし，色素の入った芳香剤を造花に吸収させる点についての記載がされている。
(2)本件考案２の作用ないし効果についての判断の誤りについてアソラの木の皮で作製された造花が周知であり，植物は繊維組織を有するから，ソラの木の皮で作製された造花は，繊維組織を有することは当業者であれば自明の事項である。


そして，繊維組織を有するソラの木の皮で作製された造花によって，芳香液の浸透が徐々に進むことは，当業者にとって自明の事項である。なお，原告の主張は，芳香剤の移動速度等に起因するものであり，造花をソラの木の皮で作製したことによる効果とはいえない。
イ原告の主張する作用ないし効果は，顕著な効果ということはできない。このため，本件考案２は，引用考案，周知例１の記載事項及び周知の事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。本件考案３も，同様に，引用考案及び周知例１の記載事項及び周知の事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができた事項である。
３取消事由３（本件考案４の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)相違点５に係る判断の誤り
引用考案の気散管は，比較的強度の高い合成繊維を素材にしており，ワイヤを用いることは，通常，必要でなく，引用考案において，吸液部材の中にワイヤを挿入する動機はない。
したがって，引用考案において，吸液部材の中にワイヤを挿入することは，当業者がきわめて容易に想到し得たものでない。
(2)本件考案４の作用ないし効果についての判断の誤り引用考案において，吸液部材の中にワイヤを挿入することは，当業者がきわめて容易に想到し得たものでない。
したがって，本件考案４の作用ないし効果（【００１２】）は，引用考案及び周知例１に記載の事項等から当業者が十分予測できる範囲内のものでなく，顕著なものである。
〔被告の主張〕
(1)相違点５に係る判断の誤りについて
引用考案では，気散管の周面を熱融着によって被覆する目的は，ポリエステル長繊維のほぐれ防止のためにされるものであり，その熱融着は強度を高めるために行われるものではない。
(2)本件考案４の作用ないし効果についての判断の誤りについてポリエステル長繊維について，図面では繊維が粗いが，実際はもっと細かいものであり，当該気散管は繊維の密度を大として，上昇浸透させやすくすることが記載されている。引用考案の気散管はポリエステル長繊維を棒状に束ね，内部に存在する繊維が熱融着されない程度に周面が熱融着により被覆されたものであることが示されているから，引用考案の気散管は補強が必要でない程度に強度を有しているとはいえない。
このため，引用考案においても，補強のために浸透材である気散管の中にワイヤを挿入することは，当業者であればきわめて容易に想到し得るものである。したがって，本件考案４は，引用考案，周知例１及び周知の事項に基づいて当業者であればきわめて容易に考案できたものである。本件考案５も，引用考案，周知例１及び周知の事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
第４当裁判所の判断
１本件考案
(1)本件考案１ないし５の実用新案登録請求の範囲の記載は，前記第２の２のとおりであり，本件明細書には，以下の記載がある（甲２０）。
ア技術分野
本件考案は，液体芳香剤を吸い上げて揮発させることにより設置空間を適度な芳香で満たすことができる，扱いやすくインテリア性にも優れた室内芳香器に関する（【０００１】）。
イ背景技術
近年，生活空間をより快適にする方法として，また心身の疲れを癒すリラクゼーションの方法として，香りの効能が注目を浴びている（【０００２】）。芳香発散装置としてばかりではなく，室内装置品としての観点から，見た目も自然な感じを与えるために造花を用いた室内芳香器も多数提案されている（【０００４】）。
ウ考案が解決しようとする課題
従来の造花を用いた室内芳香器は，造花は単に見た目を華やかにするための観賞対象としてのみ用いられており，芳香発散装置としては用いられていなかった（【０００６】）。
本件考案が解決しようとする課題は，造花を観賞対象として用いるほか，芳香発散装置としても用いる，実用性及びインテリア性にともに優れた性能を持つ室内芳香器を提供することである（【０００７】）。
エ考案の効果
本件考案に係る室内芳香器は，造花をソラの木の皮で作製する。ソラ（Sola）は，タイ原産のマメ科ツノクサネム属の低木である。その幹（茎）を一皮むくと，光沢のある茎実が現れる。この光沢のある茎実の皮を薄くむき，乾燥させたものがポプリとして販売されているが，本件考案ではそれを花びらの形にして造花を作製する（【０００９】）。
乾燥させたソラの皮は繊維が非常に細かく，浸透性の紐が吸い上げた液体芳香剤を十分に吸収し，それをゆっくりと揮発させる。そのため，本件考案に係る室内芳香器では，芳香の揮散が長時間安定的に持続する（【００１０】）。なお，前記液体芳香剤に有色の（色の強い）ものを使用し，造花には淡色の（色の薄い）ものを用いることが望ましい。ソラの皮は，そのままでは白色であるため，模擬しようとする花の種類に応じて各種の着色をすることができる。しかし，造花はあまり強い色で着色せずに白色のまま，あるいは着色をしても薄い色としておき，液体芳香剤に強い色のものを用いると，液体芳香剤が造花の中（花弁）を浸透してゆく間に，花の色の変化を楽しむことができる。なお，このとき，造花の形は，その色に合うものとしておくことが好ましい。例えば，赤の液体芳香剤の場合はバラやチューリップ，カーネーション等，青い液体芳香剤の場合はアジサイやアサガオ等とすることができる（【００１１】）。
前記浸透性の紐としては，綿糸を編んだ綿コードが適している。綿コードも，その造花の茎に似た形状・色としておくと，造花全体がより自然に近くなる。また，その中にワイヤを通しておくと，造花が容器の開口よりも上で自立できるようになり，造花の配置の自由度が高まる（【００１２】）。
前記容器には，不透明な陶磁器を用いてもよいし，透明なものを用いてもよい。透明である場合には，液体芳香剤の減り具合が分かるという実用的な効果の他，造花を茎部を含めた全体で観賞することができるという美観上の効果も得られる（【００１３】）。
オ考案を実施するための最良の形態
本実施形態の室内芳香器では，造花の茎部の綿コードが液体芳香剤を吸い上げ，花弁に供給する。ソラの木の皮から成る花弁部では，その細かい組織により，液体芳香剤が緩やかな速度で根本から先端の方へ浸透してゆくが，その間，液体芳香剤が着色されていることにより，それが花弁を浸透してゆくのを目で見ることができる。このとき，茎部が花弁部の中心に接続されているため，色は花の中心から付き始め，徐々に周辺に広がって行くようになる。その様はまるで花が少しずつ開花してゆくように見え，利用者は，液体芳香剤の香気に加えて，その花の色の変化という視覚からの美感によりいやされることとなる（【００１６】）。本件考案に係る室内芳香器では，造花の花弁部からの液体芳香剤の揮散の速度が遅いため，周囲に強い芳香ではなく，微弱な香気を漂わせ，上品な香気空間を形成する。また，そのような安定した香気を長時間楽しむことができる（【００１７】）。


(2)本件明細書の上記記載によれば，本件考案は，浸透性の紐を介して液体芳香剤が供給される造花として，ソラの木の皮で作製されたものを用いることにより，造花に吸収された液体芳香剤をゆっくり揮散させることができ，芳香の揮散を長時間安定的に持続できるという作用ないし効果を奏するものと認められる。
２引用考案
(1)引用例には，以下の事項が記載されている（甲２３）。
ア産業上の利用分野
本考案は花形の芳香剤発散容器にかかわり，更に詳しくは，室内，事務所，会場，工場等において芳香を発散し，容器を花形とした気散管に特徴のある芳香剤発散容器に関する。
イ従来の技術
周知のとおり，現在芳香を発散させる芳香剤は様々な分野で利用されている。また，その形状も，ビン状の容器の上部にプラスチックのカバーが取り付けられそのカバーに形成された穴から芳香させるもの，カバーを開閉する事によりスリット状に形成された穴から芳香させるもの，ステンドグラス状のカバーで囲んだもの等，様々なものがある。しかし，いずれも芳香剤を上昇浸透し発散させる機能をもった気散管については，繊維で形成された棒状の素材がそのまま使用されているのが現状であった。
ウ考案が解決しようとする課題
上記従来技術によれば，芳香剤発散容器は室内，事務所，会場，工場等において芳香を発散させ，生活に潤いをもたらすものである。
しかし，容器について見れば種々のものがあるが，気散管について見れば素材のままで使用されており，その外観から外的美観を損ない設置空間において不調和である場合があった。
エ目的
本考案の目的とするところは，室内，事務所，会場，工場等において芳香を発散させるものはもちろん，容器を花形とし，気散管を花の一部として装飾することによって外的美観をもたらし，嗅覚面と視覚面から日常の生活に潤いをもたらす芳香剤発散容器を提供するにある。
オ課題を解決するための手段
上記目的を達成するために本考案は次の技術的手段を有する。すなわち実施例に対応する添付図面中の符号を用いてこれを説明すると本考案は，気散管と芳香剤とそれらを収容する容器よりなり，上記気散管の下部を芳香剤に浸すことにより芳香剤を上昇浸透させ，上記気散管の上部より発散させる芳香剤発散容器において，上記気散管が繊維で形成され，その気散管の上端部をすそ広がり状に形成し，その上端部を着色する事によって人造花芯とし，かつその気散管のその他の部分を着色することによって人造茎とし，上記容器が内部の気散管を見れる程度の透明度を有するように形成され，その容器に付けられたキャップに対して取り付けられた花芯付属品，花弁，額等によって花状とした花形の芳香剤発散容器である。
カ作用
上記構成に基づくと，気散管を，上端部をすそ広がり状に形成し，着色することによって人造花芯とし，その他の部分を着色することによって人造茎とすることにより，気散管の本来の芳香剤を上昇浸透させる機能を備えるとともに，花の一部として装飾し，キャップに花芯付属品，花弁，額等を取り付けることにより容器全体を花形とでき，芳香を発散させるとともに外的美観をもたらすことができる。さらに気散管の上端部がすそ広がり状に形成されているので，人造茎部は繊維の密度が大となり，芳香剤を上昇浸透させやすいとともに，人造花芯部は繊維の密度が小となり，繊維の間の空間が大きく，芳香剤の発散発揮量を多くしやすい。また，キャップに花芯付属品，花弁，額等が取り付けられているので，気散管のみを容器から挿抜でき，交換が可能となるものである。
キ実施例
以上の構成により，芳香剤は気散管の下部より浸透し，上昇浸透する。この時上記気散管の茎部の繊維の密度を大として，上昇浸透させやすいものである。そして気散管の上端部の花芯部より発散する。この時，気散管の上端部がすそ広がりとなっているので花芯部の繊維の密度が小であり，発散し易いものである。そして，気散管を花の一部，つまり人造花芯と人造茎として装飾し，花芯付属品，花弁，額を取付けることにより容器を花形とし，また，容器，芳香剤を外的に気散管が見える程度の透明度とすることにより，芳香を発散させるとともに，外的美観をもたらすことができるものである。より具体的にいえば，気散管について，上面から見ると人造花芯として見え，側面から見ると人工茎として見ることができるものである。
また，ノズルは花芯付属品，花弁，額へ芳香剤が接しないようになっていて，その内部が中空になっているので，気散管をノズル下部から挿抜でき，そのため挿抜の際に気散管に付着した芳香剤が花弁，額等に付く事が防止されるとともに取り替え時における挿抜がスムースになされるものである。
ク効果
請求項第１項の考案によれば，気散管において，その上端部をすそ広がり状にし，着色することによって人造花芯とし，その他の部分を着色することによって人造茎とすることにより，本来の芳香剤を上昇浸透させる機能を備えるのはもちろん，上記気散管を花の一部として装飾するとともにキャップに花弁，額等を取り付けることにより容器を花形とし，更に容器の透明度を高める事により気散管の茎部が見えるようにして，外的美観をもたらすという利点を有する芳香剤発散容器を提供することができる。
(2)以上の記載事項によれば，従来，芳香剤発散容器の気散管は，芳香剤を上昇浸透し発散させる機能を有する繊維素材が棒状のまま使用されていたため，その外観から外的美観を損なうという問題があったところ，引用考案は，気散管の上端部をすそ広がり状に形成し，その上端部を着色することによって人造花芯，すなわち，花の一部として装飾するとともに，キャップに花弁等を取り付けることによって，外的美観をもたらすものである。そして，引用考案は，気散管の上端部をほぐすことによって形成された花芯のみから芳香を発散させることを技術的思想の中核とするものということができる。
(3)なお，引用考案並びに本件考案と引用考案との一致点及び相違点が，前記第２の３(2)のとおりであることは，当事者間に争いがない。３取消事由１（本件考案１の容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)相違点１について
本件考案１と引用考案との相違点１は，造花に関して，本件考案１では，「ソラの木の皮で作製した」ものであるのに対して，引用考案は，花芯付属品（おしべ等），花弁，額とからなる花形の形態からなる点である。
(2)容易想到性


令和元年７月３０日判決言渡
平成３１年（行ケ）第１０００２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年７月２日
判                決
原              告      Ｘ
被              告      特許庁   長官同指定   代理人          藤井   昇
堀川一   郎
河    本    充      雄
豊    田    純      一
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１７－１３４３０号事件について平成３０年１１月１９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①補正における新規事項の追加の有無，②明確性要件違反の有無，③実施可能要件違反の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「エンジンと多目的ファンモーター」とする発明につき，平成２８年６月１６日に特許出願し（特願２０１６－１４６７６２号。以下「本願」という。乙１），同年９月１６日付けで拒絶理由通知（乙４）を受けたため，同年１１月２１日に手続補正（乙６。以下「本件補正１」という。）をし，さらに，平成２９年２月１７日付けで拒絶理由通知（乙７）を受けたため，同年４月１９日に，再度，手続補正（同補正により発明の名称は，「エンジンと多目的ファンモーターターボ」に変更された。乙９。以下「本件補正２」といい，本件補正１と本件補正２を併せて「本件補正」という。）をしたが，同年７月４日付けで拒絶査定（乙１０）を受けた。
原告は，平成２９年８月２３日，拒絶査定不服審判を請求したが（不服２０１７－１３４３０。乙１１），特許庁は，平成３０年１１月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年１２月１４日，原告に送達され（乙１６），原告は，これに対して平成３１年１月８日，本件訴訟を提起した。２本件補正１前の特許請求の範囲（以下，出願当初の明細書を「当初明細書」といい，出願当初の特許請求の範囲，当初明細書及び図面を併せて「当初明細書等」という。）の記載（乙１）
【請求項１】
回転軸を磁気浮上させたファンモーターを排気ガスと場合によってモーターで回転させクーラントの冷却とエンジンの冷却と吸気口と通風口に送風して発電する多目
的ファンモーター
【請求項２】
磁石の反発作用を活用して磁気浮上させたタービンを爆発燃焼エネルギーで回転させて，動力を発生させ発電機で発電をして，タービンの回転力でエンジン内部に送
風冷却するエンジンでモーター走行も可能なエンジン
【請求項３】
磁石の反発作用を活用して磁気浮上させたタービンを爆発燃焼エネルギーで回転させ動力を発生させ発電機で発電して，排気ガスとモーターで多目的ファンモーターを回転させ発電とエンジン内部に送風とクーラント冷却循環と吸気口に強力な送風をする多目的ファンモータータービンエンジンで場合によってモータースィッチを
切り燃費の悪化を防止するエンジン
３本件補正の内容
(1)本件補正１（乙６）
本件補正１は，請求項１，２の記載を以下のとおり補正して，請求項３を削除するものである（以下，補正後の請求項１，２に係る発明を併せて「本件補正発明」という。）。
【請求項１】
ファンモーターを排気ガスによって回転させるのとエンジンの回転数が低い場合はターボの効果が悪いのでファンをモーターで回転させる事により通常より高いターボ効果を出す。
また，ターボ効果を必要としない場合は，モータースィッチを切り燃費の悪化を防止する。
それと多目的ファンモーターターボにより送風をしてクーラントの冷却とエンジン外部冷却及びエンジンの通風口よりエンジン内部冷却とエンジンの吸気口に冷却送風する。
また発電もする多目的ファンターボ
【請求項２】
不完全燃焼防止装置を取り付けたエンジンで，回転部分であるタービンと軸を磁気反発浮上させてあり，アクセルを踏まない場合燃料が吸気されない構造でノーマル
使用及びハイブリット使用が可能なエンジン
(2)本件補正２（乙９）
本件補正２は明細書の全文を変更するものであり，その内容は，後記第５の２(2)で認定するとおりである（以下，本件補正２により補正された明細書を「本件補正後明細書」という。）。
４審決の理由の要点
(1)理由１（特許法１７条の２第３項）について
ア本件補正１について
一般的に「不完全燃焼」とは，「燃焼の際に酸素の供給が不十分で，一酸化炭素や煤が発生する現象。」（広辞苑第６版）であって，「不完全燃焼防止装置」とは，当該現象を防止するために燃焼の際の酸素の供給を十分にする装置と解されるが，そのような装置は，当初明細書等に記載も示唆もなく，自明なものでもないから，本件補正１により補正された，請求項２の「不完全燃焼防止装置を取り付けた」エンジンは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものと認めることができない。
イ本件補正２について
本件補正２により，「テコ作用」に関する記載，「不完全燃焼防止装置」に関する記載，「具体的数値や各部寸法」に関する記載，「エンジンの効率，ファンモータターボの使用方法，パワステの構成，排気システム等」についての記載が追加されたが，これらは，当初明細書等に記載も示唆もなく，自明なものでもないから，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものと認めることができない。ウ以上からすると，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
(2)理由２（特許法３６条６項２号）について
ア請求項１には，「ファンモーターを排気ガスによって回転させるのとエンジンの回転数が低い場合はターボの効果が悪いのでファンをモーターで回転させる事により通常より高いターボ効果を出す。」と記載されているが，「～回転させるのと」という記載があるため，「ファンモーターを排気ガスによって回転させる」場合と「エンジン回転数が低い場合」の両方の場合にターボの効果が悪くなるという意味か，又はファンモーターを排気ガスによって回転させることによりエンジン回転数が低くなりターボ効果が悪くなるという意味か，それとも，「ファンモーターを排気ガスによって回転させる」が，「エンジンの回転数が低い場合はターボの効果が悪いのでファンをモーターで回転させる」という意味か，それ以外か，いずれを意味しているのかが不明である。


また，「ファンモーター」という語句と，「ファン」，「モーター」なる語句が特定されているところ，通常，語句が異なると，別々の物として理解されることになるが，「ファンモーター」と「ファン」と「モーター」はそれぞれ別々の物なのか，それとも，「ファン」や「モーター」は「ファンモーター」の部品の一部であるのかが不明である。
さらに，「ファンモーター」は通常モーターによってファンを回転させるものであるが，どのようにして排気ガスによってファンを回転させるのか不明であり，しかも「ファンモーター」が図面のどの部材であるのかが把握できないため構成が不明である。
イ本件補正１後の請求項１は，以下のＡ～Ｄに分説できるが，Ａの，「ターボの効果が悪いのでファンをモーターで回転させる事により通常より高いターボ効果を出す」際に，Ｂの，「ターボ効果を必要としない場合」が発生した場合にモータースィッチを切り燃費の悪化を防止するのか否か特定できず，構成が不明である。また，Ｃ，Ｄは多目的ファン（モーター）ターボに関する構成であるのに対して，上記Ａ，Ｂは，多目的ファン（モーター）ターボの構成であるかが不明であって，本件補正１後の請求項１に係る発明について，これら四つの部分の構成がそれぞれの発明であるのか，それとも四つの部分の構成を備えた一つの発明であるのか不明である。
Ａファンモーターを排気ガスによって回転させるのとエンジンの回転数が低い場合はターボの効果が悪いのでファンをモーターで回転させる事により通常より高いターボ効果を出す。
Ｂまた，ターボ効果を必要としない場合は，モータースィッチを切り燃費の悪化を防止する。
Ｃそれと多目的ファンモーターターボにより送風をしてクーラントの冷却とエンジン外部冷却及びエンジンの通風口よりエンジン内部冷却とエンジンの吸気口に冷却送風する。
Ｄまた発電もする多目的ファンターボ
ウ本件補正１後の請求項１，２に記載された発明特定事項，特に，請求項１の「ファンモーター」，「ファン」，「モーター」，「モータースイッチ」，「多目的ファンターボ」，請求項２の「不完全燃焼防止装置」と，図面に記載された実施例の部材の名称が一致していないことにより，対応関係が明確でないため，本件補正発明の構成を特定することができない。
エ以上からすると，本件補正発明は，特許請求の範囲の記載が明確でないため，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。
(3)理由３（特許法３６条４項１号）について
ア本件補正後明細書の発明の詳細な説明は，どのような技術的な構成が開示されているのか不明であり，本件補正発明も前記(2)のとおり記載が不明であるため，発明の詳細な説明は，本件補正発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものではない。
イ本件補正後明細書には「テコ作用」とあり，「テコ」や「テコの原理」の一般的な意味を前提とすると，支点，力点，作用点があるはずであるが，本件補正後明細書の段落【０００２】，【０００５】，【０００７】，【００１０】の記載からは支点，力点，作用点がどこにあるのか，テコを形成しているのか否かが不明である。また，本件補正後明細書で「テコ作用」とされた長さの定義が不明であり，「テコ作用」が，物理的にどのような作用を行い，どのような技術的な意義を有するのかは不明である。
なお，原告は，平成３０年８月１５日付けの意見書で，「逃げる力の作用」が小さいと「テコ作用」が大きくなる旨主張するが，「逃げる力の作用」の物理的な定義が不明であるため，「テコ作用」についても依然として不明である。ウ以上からすると，本件補正後明細書の詳細な説明の記載は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではなく，本願は，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（新規事項追加の認定判断の誤り）
(1)「不完全燃焼防止装置」について
不完全燃焼については，点火プラグの設置位置，点火プラグ不良や接触不良，排気バルブのスプリング不良，燃料機不良や異物による吸入口の不具合，２サイクルエンジンの構造上のバランス及び排気に問題があって発生するのが一般的である。また，不完全燃焼は必ずしも酸素不足で生じるものでもない。
(2)「テコ作用」について
本件補正２により追加された「テコ作用」は，当初明細書等の【図２】から理解できる。本件補正発明は，「テコ作用」が普通のエンジンより大きなものである。例えば，従来の３気筒６６０ccのエンジンの「テコ作用」は，別紙図面のとおり，クランクシャフトの円運動の半径２．０８ｃｍとなり，クランクシャフトの円運動の半径に応じて「テコ作用」が発生する。本件補正発明の場合，タービン直径１２４ｃｍ，タービンの羽根の長さ２ｃｍであるので，「テコ作用」は６１ｃｍとなり，約３０倍「テコ作用」が発生する。
また，「テコ作用」を利用している発明が何の説明もなく特許査定となっているなどの例がある。
(3)本件補正２で追加されたその他の記載について当初明細書等の【図２】からすると，新規事項の追加に当たらない。２取消事由２（明確性要件違反の認定判断の誤り）本件補正発明は当業者には明確であり，審決の認定判断は誤っている。３取消事由３（実施可能要件違反の認定判断の誤り）
(1)「逃げる力の作用」について
「逃げる力の作用」は中国語で「消力」といい，一般常識であり，一般社会にも利用されることは多く，武術や交通事故などで，力の作用を和らげるものである。また，「逃げる力の作用」とは爆発によりピストンを下に下げる力のことをいい，当業者は理解できる。
ピストン，タービン，ローターは小さい物ほど速く回転させやすいが，爆発燃焼圧力は，小さい物ほど高速回転するため力が逃げてしまい性能が悪化する。原告が発明したエンジンは，他のピストン式やロータリーエンジンと同じ排気量にした場合，タービンは大きくなって（当初明細書等の【図２】，【図３】参照），その分，回転が遅くなるが，それにより逃げる力の作用は小さくなって力は逃げない上，回転が遅くなってもミッションを活用することでスピードを出すことは可能であり，問題とはならない。このことは当業者には十分に理解可能であるから，当業者は「逃げる力の作用」が小さくなるのに合わせて「テコ作用」が大きくなることについて理解できる。
本件補正発明の場合，上記のタービンの直径が１２．５ｃｍであるのに対し，一般的な１８００ｃｃエンジンのピストンの上下運動は１０ｃｍであるから，１２．５π：１０＝３９．２６９９０８１８：１０となり，３．９２６９９０８１８倍回転が遅く，力が逃げないため，性能がいいことになる。
(2)その他


審決は本願について当業者が実施できないとするが，それについて十分な説明がされていない。本願は，特願２０１３－２６４５３３の関連発明であるが，特願２０１３－２６４５３３については，実施可能要件について何ら指摘はなく，かえって被告は同発明が容易であると主張していた。
第４被告の主張
１取消事由１（新規事項追加の認定判断の誤り）に対して(1)原告の主張は，新規事項の追加に関する審決の認定判断のすべてについてそれが誤っていることをいうものではなく，「具体的数値や各部寸法」等に関して原告は何ら具体的な主張をしていない。
(2)「不完全燃焼防止装置」に関する原告の主張に対して原告は，不完全燃焼が起こる原因について，エンジンに関する一般的な原因を列挙しているが，このようなエンジンに関する不完全燃焼が生じる一般的な原因は，当初明細書等に記載も示唆もされていない。
仮に，エンジンに関して，このような不完全燃焼が起こる原因が自明であるとしても，それを防止する不完全燃焼防止装置については，当初明細書等に記載も示唆もなく，当初明細書等の【図２】を参照しても，具体的にどのように不完全燃焼を防止するのか（不完全燃焼防止装置）について何の説明もなく，自明なものでもない。
(3)「テコ作用」に関する原告の主張に対して
原告は，当初明細書等の【図２】から「テコ作用」に関して理解できる旨主張するが，同図を参照しても，「テコ作用」に関して，どこが，支点，力点及び作用点になるのか何の説明もされていない上に，添付された図面は，明細書の記載内容を理解する補助として用いられるものであって，設計図のように正確な寸法を示すものではないから，【図２】の記載から，本件補正発明の「テコ作用が普通のエンジンより大きい」ことが理解できるとはいえない。
また，原告は，「テコ作用」に関し，３気筒６６０ｃｃのエンジンと当初明細書等の【図２】のエンジンの具体的な寸法を示して「テコ作用が普通のエンジンより大きい」ことを説明しようとするが，これらの主張を参照しても，「テコ作用」に関し，具体的な寸法について当初明細書等に記載も示唆もなく，自明なものでもないことには変わりはない。
(4)以上からすると，審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（明確性要件違反の認定判断の誤り）に対して原告の主張は，本件補正発明は当業者には明確であり，審決の判断は誤っているとするものであるが，何ら審決の認定判断が誤りであることを具体的に指摘するものではないから，その認定判断を覆すものではなく，原告の上記主張は失当である。３取消事由３（実施可能要件違反の認定判断の誤り）に対して(1)原告の主張は，実施可能要件違反についての審決の判断が誤りであることを具体的に指摘するものではなく，審決の認定判断を覆すものではない。(2)当初明細書等の【図２】，【図３】の図示内容及びこれらの図面に関する当初明細書等の記載を参照しても，ピストンについて何ら記載されていないため，「逃げる力の作用」として原告が定義する「爆発によりピストンを下に下げる力」が，原告の発明したエンジンのどのような力に対応するのか不明であり，当初明細書等において何の説明もない「テコ作用」との関係も不明である。したがって，「テコ作用」が不明であるとした審決の判断に誤りはない。(3)以上からすると，審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
第５当裁判所の判断
１当初明細書等の記載（乙１）
(1)特許請求の範囲
前記第２の２記載のとおりである。
(2)当初明細書及び図面
【発明の名称】エンジンと多目的ファンモーター
【技術分野】
【０００１】
本発明はエンジンと多目的ファンモーターに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来のエンジンは，一般的に出力３０％位排気損失３５％冷却損失２２％機械損失１０％と言われています。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許公報第２５２４１３９号
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】特開２０１５－９４３５３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
排気損失３５％と冷却損失２２％と機械損失１０％できるだけ軽減して出力を上げ
て発電するエンジン
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は，強力磁石の反発作用や強力磁力を活用してタービンと多目的ファンモーターと回転軸を浮かせて重力を軽減して，吸気口及びタービン内部に多目的ファンモーターで，送風して発電力を向上及び冷却効果を出し，クーラントにも冷却効果を出し発電機を回転させ発電をして自動車の場合は，エンジンを停止してバッテリー走行時にも回生発電を実施して低燃費を実現させる。
【発明の効果】
【０００７】
多目的ファンモーターによる出力アップと排気損失３５％と冷却損失２２％と機械損失１０％をできるだけ軽減して排気ガスで多目的ファンモーターと発電機を回転させ回生して発電をする。自動車の場合は，モーター走行時も回生をしてできるだけ発電をする。電力消費はコンピューター制御と点火プラグと吸気バルブと遮断板に使用する電磁弁がメインなだけです。従来のエンジンより性能が高い見込みです。多目的ファンモーターを回転させ回転率を上げるとターボ車としても使用できます。普通はエンジンの回転数が上がらないとターボ効果は悪いですが，ターボスィッチを入れるとモータプラス排気ガスでファンを回転させるので低回転から早くターボ効果が出る見込みです。また，ターボスィッチを切ると燃費の悪化を防止します。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の上から見た全体図の例
【図２】本発明のカーバを取ったエンジンの部分図の例【図３】本発明の横から見たエンジン部分図（断面）Ａ－Ａ，【図４】本発明の横から見た多目的ファンモーターの部分図
【図５】本発明の燃焼室付近の部分図
【図６】本発明の逆から見た風車（横）
【図７】本発明の上から見たクーラント循環用風車
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明は，図１のように配置される。
【実施例】
【００１０】
混合気を電磁弁を使用して燃焼室に入れる。
その時に同時に遮断板が下がり漏れが発生しないようにする。バルブと遮断板が上昇したらスィッチが入り点火プラグで点火する。爆発燃焼エネルギーがタービンを回転させ発電機も回転する。排気ガスは多目的ファンモーターを回転させ発電機も回転する。ファンモーターの回転により送風効果でエンジンとクーラントを冷却する。クーラント循環用風車も回転させクーラントを循環させる。モーター走行時にも回生をして発電する。
【符号の説明】
【００１１】
１．ミッション


２．風車式クーラント循環装置（ポンプ）
３．クーラントタンク
４．排水管
５．フィルター
６．通風口
７．発電機
８．発電機またはモーター
９．ファンの羽根
１０．ファンの羽根
１１．吸気口
１２．燃料機
１３．発電機兼用モーター
１４．燃焼室
１５．点火プラグ
１６．発電機兼用モーター
１７．タービン
１８．クーラント配管
１９．タービン羽根
２０．タービン主軸
２１．吸気バルブ
２２．排水コック
２３．タービン羽根
２４．多目的ファンモーター固定金具
２５．電磁石装置
２６．点火スィッチ
２７．遮断板
２８．点火プラグ
２９．風車
３０．風車下部循環用羽根
３１．歯車
３２．歯車
３３．強力磁石
３４．強力磁石
３５．強力磁石
３６．主軸
３７．多目的ファンモーターのタービン羽根
注意点強力磁石を使用しないと問題が発生する場合があります。
発電機やモーターも強力磁石を使用する事
多目的ファンモーターは複雑な構造になっていて排気ガスが漏れないように固定金具があります。
大型の多目的ファンモーターの場合は固定金具を増やして排気ガスが漏れないよ
うにする事
後，図面は一例としていますので，場合によって変更した方が便利です。大型エンジンの場合はダブルタービンにする事も可能です。エンジンの燃焼室付近はクーラント配管が図面上は記入がありませんが，理解しがたいため未記入にしました。あらかじめご理解の方お願い申し上げます。
図面
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
２本件補正について
(1)本件補正１の内容
前記第２の３(1)のとおりである。
(2)本件補正２の内容
本件補正２は，当初明細書の全文を以下のとおり変更するものである（乙９。下線部が本件補正２による補正部分。）。
【発明の名称】エンジンと多目的ファンモーターターボ
【技術分野】
【０００１】
本発明はエンジンと多目的ファンモーターターボに関する。
【背景技術】
【０００２】
ジェットエンジンはテコ作用が小さく騒音も大きい。
バードストライクの問題もあるし，ジェット噴射式なので自動車に使用できない。ピストン式エンジンもテコ作用は小さく，ロータリーエンジンは高温が発生する為に大型エンジンが実用化できない問題や不完全燃焼が発生する問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許公報第２５２４１３９号
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】特開２０１５－９４３５３
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来のエンジンより不完全燃焼を防止してテコ作用をできるだけ出す高性能エンジンと高性能ファンモーターターボです。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明はエンジンに不完全燃焼防止装置を取り付け不完全燃焼を防止して，エンジンに通風口を設けタービンの回転によりエンジンの内部を送風冷却する。また磁石の反発作用を活用してタービンと軸及び歯車を浮上させる。調整によりアクセルを踏まないと燃焼室に混合気が入らないようにして燃費の悪化を防止する。
それに多目的ファンモーターターボを使用してエンジン全体及びエンジン内部とクーラントを送風冷却して発電機を回転させる。
排気ガスの効果が悪い場合は，モーターも同時に使用してターボ効果を強化する。また，多目的ファンモーターターボの送風を利用して風車を回転させクーラントを循環させる。
【発明の効果】
【０００７】
一般的に排気損失３５％冷却損失２２％機械損失１０％と言われていますが，それをできるだけ軽減して，テコ作用をエンジンの構造を活用してできるだけ出し，ロータリーエンジンでは製造実用化できなかった大型エンジンを実用可能にして不完全燃焼を防止して大型エンジンではテコ作用だけでも理論計算上約２０倍の効果を出す。
計算例として，従来のディゼルエンジン２００００ＣＣ８気筒の場合はシリンダー直径１４．２３５２４ｃｍ半径７．１１７６２ｃｍピストンの上下運動３１．４１５９２６５４ｃｍクランクシャフトの円運動３１．４１５９２６５４ｃｍクランクシャフトの円運動の直径は１０ｃｍでテコ作用はクランクシャフトの円運動の半径になるので５ｃｍになります。
私の発明したエンジンの場合は例えば内径直径２ｍ羽根の長さ３ｃｍ羽根の高さ１．５ｃｍのタービンを使用すると（１０３×１０３×π×１．５）－（１００×１００×π×１．５）＝２８６９．８４４８９となり燃焼室の体積をプラスしても２９００ＣＣ位の排気量で騒音も従来より小さい見込みです。テコ作用は，タービンの内径半径に羽根の長さの約半分をプラスした数値で計算すると１０１．５ｃｍになり従来のエンジンと比較すると２０．３倍です。燃焼室に入れる混合気の量を従来の２０分の１にすると約２０倍はテコ作用だけで燃費が向上する計算になります。
他には私の発明したエンジンは吸気バルブ１本ですが，８気筒は普通３２バルブ（排気１６バルブ）で排気バルブを押し上げパワーを消費するのと吸気バルブが多い分パワーを消費します。
私の発明したエンジンの場合は吸気バルブ１本と不完全燃焼防止装置に電力は消費しますが，タービンの上に発電機があり発電するので実質は冷却損失がゼロとエアコン●ラジエーター，パワステ，点火プラグ，ライト，カーナビ，不完全燃焼防止装置，燃料機，制動灯に使用する電力より発電する予定です。また，私の発明したエンジンの場合タービンの回転により空気を取り入れ冷却するのとテコ作用が約２０倍あるので発生する熱量は２０分の１位を冷却するので消費電力は大幅に軽減する見込みです。
それに関して，クーラント使用量も大幅に削減できる見込みです。燃料タンクも従来２００ｌを１０ｌ位にできる見込みです。磁石の反発作用でタービンと軸と歯車を浮かせるので推定機械損失は８％位向上が見込めます。
排気損失は従来３５％と言われていますが私の発明したエンジンの場合は，爆発燃焼圧力と排気ガスが，タービンを約半回転して遠心力排気をするので大幅に向上が見込まれます。


エンジンに空気を取り込む事によりタービンに加わる圧力は従来のエンジンより高くなり，不完全燃焼防止装置の効果もあるので燃費はその分，向上する見込みです。私の発明したエンジンはコスト的には従来のエンジンと同じ位と思っています。一般的にタービンロスは排気タービンの場合４５％と言われています。それを私の発明したエンジンに仮定すると５５％になり機械損失が８％向上すると６３％位で一般的エンジン出力３０％の約２倍となりテコ作用が２０倍なので合計は約４０倍従来のエンジンより燃費が向上する見込みです。多目的ファンモーターターボはエンジンの回転数が低い場合は，モーターも同時に使用して高いターボ効果が期待できます。
従来のターボより送風，発電，モーター効果があり性能は上です。それに耐熱構造になっています。
しかし，発明したエンジンにパワーがあるので自動車には，多目的ファンモーターターボは使用しない方がいいと思います。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明を上から見た全体図の例
【図２】本発明からカバーを取ったエンジンの部分図の例【図３】本発明を横から見たエンジン部分図（断面）Ａ－Ａ．【図４】本発明を横から見た多目的ファンモーターターボの部分図
【図５】本発明の燃焼室付近の部分図
【図６】本発明を逆から見た風車（横）
【図７】本発明を上から見たクーラント循環用風車
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明は，例として図１のように配置される。
【実施例】
【００１０】
混合気を電磁弁を使用して燃焼室に入れる。
その時同時に遮断板が下がり混合気が漏れが発生しないようにする。吸気バルブと遮断板が上昇したらスィッチが入り点火プラグで点火する。爆発燃焼エネルギーがタービンを回転させ連動で発電機も回転する。排気ガスは多目的ファンモーターターボを回転させターボ効果及び発電機を回転させ，エンジン全体とエンジン内部送風とクーラント冷却及びクーラント循環用風車を回転させクーラントを循環させる。
ハイブリッドの場合はモーター走行時にも回生をして発電する。例として，エンジンを軽自動車に使用した場合は，多目的ファンモーターターボはエンジン性能が高い為に使用しない見込みです。
エンジンの内部直径１１０ｃｍ・タービンの内径１０７ｃｍ・羽根の長さ１．５ｃｍ・高さ１．５ｃｍです。
従来の軽自動車のテコ作用は１．９２８２５７８２ｃｍ位で私の発明したエンジンはタービンの半径５３．５ｃｍに羽根の長さ１．５ｃｍ÷２を合計した５４．２５ｃｍがテコ作用になります。
ピストン式エンジンの２８．１３４２０４５８倍になりますので混合気は，従来の約２５分の１位にした方がいいと思います。（最大に混合気を入れた場合）アクセルを踏まないと混合気が燃焼室に入らないように調整する事。パワステは別に電動モーターを使用してください。（エンジンを停止する場合がある為です。）
タービンの上に発電機があるので性能がいい発電機を使用すればバッテリーがなくなる事はない見込みです。
ファンモーターターボを使用しない場合は，ファンモーターを取り付けてください。風力でクーラントが循環するようにしてください。
サーモスタットは必要ありません。（クーラント循環用）燃費がいいので燃料タンクは５ｌ位でいいと思います。点火プラグは１本だけで排気は排気バルブはなく遠心力排気システムです。エンジンの組立は磁石の反発作用でタービンを浮かせた後にエンジンの外カバーを取り付けてその後発電機を取り付けてください。
磁石はサビに強い磁石を使用した方がよく，磁石付近は水分が高くならないようにカバーを取り付けてください。
単純計算では約４０倍燃費がいいため発生する熱量も少量になりますのでクーラント使用量は２ｌ位でいいと思います。
エンジンの燃焼室は図面に書いていませんがクーラントを循環するようにしてください。
また，エンジンの固定が悪いと思う場合は，軸受けを取り付けてください。タービンの上下には図面には書いていませんが，５ｍｍ位の板を取り付けて爆発圧力が逃げないようにしてください。
多目的ファンモーターターボは複雑な構造になっていて排気ガスが漏れないように固定金具があります。（設置には注意して問題がないようにしてください。）後，図面は一例としていますので場合によって変更した方が便利です。超大型エンジンの場合はダブルタービンにする事も可能です。
【符号の説明】
【００１１】
１，ミッション
２，風車式クーラント循環装置（ポンプ）
３，クーラントタンク
４，排水管
５，フィルター
６，通風口
７，発電機
８，発電機またはモーター
９，ファンの羽根
１０，ファンの羽根
１１，吸気口
１２，燃料機
１３，発電機兼用モーター
１４，燃焼室
１５，点火プラグ
１６，発電機兼用モーター
１７，タービン
１８，クーラント配管
１９，タービン羽根
２０，タービン主軸
２１，吸気バルブ
２２，排水コック
２３，タービン羽根
２４，多目的ファンモーターターボ固定金具
２５，電磁石装置
２６，点火スィッチ
２７，遮断板
２８，点火プラグ
２９，風車
３０，風車下部循環用羽根
３１，歯車
３２，歯車
３３，強力磁石
３４，強力磁石
３５，強力磁石
３６，主軸
３７，多目的ファンモーターターボのタービンの羽根
３取消事由１（新規事項追加の認定判断の誤り）について(1)明細書や特許請求の範囲の補正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないところ（特許法１７条の２第３項），上記「最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味し，当該補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。(2)事案に鑑み，まず，本件補正２で追加された「テコ作用」に関する記載が新規事項の追加に当たるかについて判断する。


平成２７年６月２５日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１８６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年６月１１日
判決
原         告       インヴィスタテクノロジーズエスアエルエル訴訟代理人弁護士          大    野    聖    二弁理士        北    野              健
大      谷        寛
被              告        特許庁   長官指定代理人         森    本    康    正
紀    本              孝
千    葉     成      就
井    上    茂      夫
田    中    敬      規
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１３－５３９４号事件について平成２６年３月１８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１８年３月３１日，発明の名称を「エラストマー糸を含有する弾性生地の丸編」とする特許出願をした（特願２００８－５０５３７９号，特表２００８－５３７７６７号。ＷＯ２００６／１０７７２４号。パリ条約による優先権主張：平成１７年４月４日（本件優先日），平成１７年８月１２日，アメリカ合衆国）が，平成２４年１１月２０日付けの拒絶査定を受け，平成２５年３月２２日，審判請求した（不服２０１３－５３９４号）。
特許庁は，平成２６年３月１８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年４月１日に原告に送達された。
２本願発明の要旨
平成２４年２月２１日付け補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された本願発明の要旨は，以下のとおりである。なお，本願明細書（甲１）や上記補正に関する手続補正書（甲２）では，糸の長さ当たりの重さを示す単位として「ｄｔｅｘ」と表記されているが，以下では，表記の統一の見地から，すべて「デシテックス」と表記する。
「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって，４４～１５６デシテックスの裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供
するステップと，
紡績糸，連続フィラメント糸，およびそれらの組合せからなる群から選択される
少なくとも１つの硬質糸を提供するステップと，
前記エラストマー材料と前記少なくとも１つの硬質糸とを添え糸編みするステッ
プと，
すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも１つ硬質糸を丸編して，丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって，前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合，前記エラストマー材料が，その元の長さの２．５倍以下に延伸されるように，前記エラストマー材料の供給が制御される，ステップとを含むことを特徴とする方法。」３審決の理由の要点（争点と関係の薄い部分は小さいフォントで表記する。）本願発明は，引用文献（国際公開第２００５／００１１８３号。甲４（日本語訳が特表２００６－５２６７１５号・甲５））記載の発明（引用発明）及び引用文献記載の従来技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項に基づいて特許を受けることができない。
(1)引用発明の認定
「１７～３３デシテックスの裸スパンデックス糸が，３５～８５の糸番手を有する１つまたは複数の紡績糸または連続フィラメント硬質糸もしくはこれらの混紡糸と添え糸編みされる丸編シングルジャージー生地の製造方法であって，前記スパンデックスおよび硬質糸が全てのニットのコースにおいて添え糸編みされ，１．３～１．９の被覆率を有する丸編シングルジャージー生地を作る丸編シングルジャージー生地の製造方法において，前記スパンデックス糸が，丸編シングルジャージー生地を形成するように編成される場合，その元の長さの２倍以下で延伸されるように，前記スパンデックス供給における延伸を制御す
るステップと，
前記スパンデックスをヒートセットするのに必要とされる温度よりも低い温度で前記生地を維持しながら，前記ニット生地を仕上げおよび乾燥するステップと，を含む方法。」
(2)本願発明と引用発明との対比
（一致点）
「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって，裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供するステップと，紡績糸，連続フィラメント糸，およびそれらの組合せからなる群から選択される
少なくとも１つの硬質糸を提供するステップと，
前記エラストマー材料と前記少なくとも１つの硬質糸とを添え糸編みするステッ
プと，
すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも１つ硬質糸を丸編して，丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって，前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合，前記エラストマー材料が，その元の長さの２．５倍以下に延伸されるように，前記エラ
ストマー材料の供給が制御される，ステップと
を含むことを特徴とする方法。」
（相違点）
本願発明の裸スパンデックス糸が「４４～１５６デシテックス」であるのに対し，引用発明の裸スパンデックス糸は「１７～３３デシテックス」である点。
(3)相違点についての検討
引用文献には，従来技術として，丸編弾性シングルジャージー生地の製造に際し，４４デシテックスの裸スパンデックス糸が用いられていたことが記載されており，引用発明の「１７～３３デシテックスの裸スパンデックス糸」に代えて，上記従来技術の「４４デシテックスの裸スパンデックス糸」を用いれば，相違点に係る本願発明の構成が得られる。


引用発明の裸スパンデックス糸は，「１７～３３デシテックス」と特定され，引用文献には，「スパンデックス延伸が約２倍以下に保持され，ニット生地が以下の好ましい制限内で設計および製造されれば」として，「スパンデックスが１７～３３デシテックス，好ましくは２２～３３デシテックスを有する。」と記載されているが，引用文献には，スパンデックスを１７～３３デシテックスとしなければならない具体的理由は記載されていない。そして，引用文献には，従来技術について，「スパンデックスは２倍よりも著しく多く延伸され得る。」と記載されている上に，４０デニール（すなわち，４４デシテックス）のスパンデックス糸を２．７倍に延伸した例が示されているものの，４４デシテックス以上のスパンデックス糸を２倍以下に延伸した例は示されず，引用文献に，「生地において測定される全スパンデックス延伸が約２倍以下に保持される場合に，改善された結果が得られることを発見した。」と記載されていることからすると，当業者は，従来技術ではスパンデックス糸の延伸が２倍よりも多かったが，これを２倍以下に保持することにより改善された結果が得られるとの技術思想を把握し得る。
してみれば，引用文献に記載された従来技術における４４デシテックスのスパンデックスについても，２倍以下の延伸とすることにより改善された結果が得られるであろうことは，当業者が容易に予期し得たことである。また，本願明細書の実施例等の記載を参酌しても，スパンデックスが４４デシテックス以上の場合と，３３デシテックス以下の場合とで，効果が格別相違するとは認められない。
このように，相違点に係る本願発明の構成は，当業者が容易に想到し得たものであり，本願発明が，引用発明及び引用文献に記載された従来技術から予測できない格別顕著な効果を奏するとは認められないから，本願発明は，引用発明及び引用文献に記載された従来技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１相違点の認定の誤り
本願発明の裸スパンデックス糸は，その元の長さの２．５倍以下に延伸されるのに対し，引用発明の裸スパンデックス糸は，その元の長さの２倍以下で延伸される点で，本願発明は引用発明と明らかに相違するにもかかわらず，審決は，この点を看過した。
２相違点の判断の誤り
審決は，上記１で指摘した延伸率に関する相違点を看過した結果，相違点の判断を誤った。
引用文献の実施例１は，４４デシテックスの裸スパンデックス糸を２．７倍に延伸した例であるが，その経糸×緯糸の収縮率は，７．４×５．７となっている。この点に関し，明細書には，「また収縮は，長さ方向に７％を超えた。これらの値は商業的な目標を越えており」（甲５【００６７】）と記載され，収縮率が７％を超えた場合には，商業的に許容できないものであることが記載されている（甲５・表２，【００６７】）。同様に，実施例５は，２２デシテックスの裸スパンデックスを２．２倍に延伸した例であるが，その経糸×緯糸の収縮率は，１６．１×０．７となっており，これも商業的に許容できない収縮率であった（甲５・表２）。そうすると，かかる記載に接した当業者であれば，少なくとも２２～４４デシテックスの裸スパンデックス糸において，２倍を超えて延伸した場合は，商業的に許容される収縮率が得られないと予期するものと判断するのが相当である。本願明細書の実施例１２では，３３デシテックスの裸スパンデックス糸を２．２倍に延伸した場合の経糸×緯糸の収縮率が，－９×０となっており，商業的に許容できない収縮率であることが記載されている（甲１・表２）。他方，３３デシテックス又は４４デシテックスの裸スパンデックス糸を用いた点以外は，同一の条件で，２．５倍に延伸した丸編弾性シングルジャージー生地に関する実施例４８（３３デシテックス）と実施例５２（４４デシテックス），実施例４９（３３デシテックス）と実施例５３（４４デシテックス），実施例５０（３３デシテックス）と実施例５４（４４デシテックス），実施例５１（３３デシテックス）と実施例５５（４４デシテックス）の経糸×緯糸の収縮率をそれぞれ比較すると，３３デシテックスの裸スパンデックス糸では－２×－１又は－１×－１であって，明らかに伸張しているのに対し，４４デシテックスの裸スパンデックス糸では０×０又は０×－１であり，ほとんど収縮ないし伸張していないことが示されている（甲１・表２）。このように，２．５倍以下に延伸した丸編弾性シングルジャージー生地において，３３デシテックス以下の場合と，４４デシテックス以上の場合において，その効果が格別相違することは，本願明細書の実施例等に記載されている。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
審決に相違点看過の誤りはない。
(1)本願発明は，裸スパンデックス糸（エラストマー材料）の延伸について，「２．５倍以下」と上限を特定しているが，下限を特定しておらず，裸スパンデックス糸が「２倍以下」に延伸される態様も含む。このことは，本願の出願経緯からも裏付けられる。


そうすると，本願発明の裸スパンデックス糸の延伸倍率（「２．５倍以下」）は，数値範囲の上でも，実施例の上でも，引用発明の延伸倍率を含むものといえる。(2)技術的意義の観点からみても，本願発明における「２．５倍以下の延伸」と，引用発明における「２倍以下の延伸」の技術的意義は，共通する。このことは，本願明細書及び引用文献の記載に照らして明らかである。本願発明も引用発明も，従来，丸編みシングルニット生地において，回復性能を改良するために，スパンデックス繊維が編み込まれたが，スパンデックスの収縮による生地の「圧縮」を防止するために併せて実施されていたヒートセットには，余分なコストとなる，高温により硬質糸（強糸）に悪影響を及ぼす可能性がある，熱に弱い硬質糸（強糸）を用いることができない等の欠点があることから，かかる課題を解決すべく，ヒートセットをせずとも，スパンデックスの回復張力による収縮を小さくできるように，スパンデックスを編む際の延伸倍率を制限したものである。なお，スパンデックスの延伸倍率が大きいほど，回復張力も大きくなるから，延伸倍率を制限すれば，その程度に応じて回復張力が小さくなり，収縮も小さくできることは明らかである。したがって，本願発明と引用発明では，具体的な延伸倍率は相違するが，延伸倍率を制限したことの技術的意義は，同じである。(3)しかも，本願発明は，裸スパンデックス糸を４４～１５６デシテックスとしたから延伸率の上限を２倍から２．５倍まで高めることができたわけではなく，この点でも上限値の差は相違点ということはできない。本願明細書には，上記趣旨の記載はなく，技術常識を考慮しても，そのように理解することはできない。また，本願明細書に記載された実施例を参照すると，３３デシテックスのスパンデックス糸を用いた場合でも，２．５倍に延伸することができており（例えば，実施例４３），このことからも，スパンデックス糸を４４デシテックス以上としたから延伸率の上限を２．５倍まで高めることができたというものでもない。
２取消事由２に対し
(1)本願発明の顕著な効果を考えるに当たって，本願発明は，２倍以下に延伸するものを含むから，２倍を超えて延伸した場合の効果だけを論じる原告の主張は誤りである。
(2)本願明細書には，収縮率について，一番厳しい基準は「７％以下」であるが，「１５％以下」であれば，商業的に有用な指針の範囲内とする記載がある（【００６１】）から，上記実施例１２が商業的に許容できない収縮率であることを前提に，顕著な効果を主張する原告の主張は，明細書の記載に基づかない主張である。また，収縮率について，一番厳しい「７％以下」を基準としても，本願明細書には，３３デシテックスの裸スパンデックス糸を用いた実施例が１５例記載されているが（実施例８，１２，１３，３５～３７，４１～４３，４８～５１，５６，５７），同じ３３デシテックスで延伸率も２．０倍である一方，糸の番手，ステッチの長さ，カバーファクター，装置ゲージ（針数／インチ）の値が相違している実施例３５，３７，４２の収縮率は，それぞれ相違しているし，１５の実施例のうち，１２例（実施例１２，５６，５７以外）は，「７％以下」の商業的に許容できる収縮率を達成している。このように，生地の収縮率は，スパンデックスのタイプ，糸（硬質糸）の種類，糸の番手，ステッチ長さ，カバーファクター，装置ゲージ等，多数の条件が影響するものであって，スパンデックスのデシテックスやドラフト（延伸）のみで決まるものではないから，３３デシテックスの裸スパンデックス糸を延伸したものは，商業的に許容できない収縮率になるという原告の主張は，前提が誤っている。さらに，実施例４８～５５を見ても，経糸×緯糸の収縮率を比較すると，３３デシテックスの裸スパンデックス糸での伸張は，４４デシテックスの裸スパンデックス糸での伸長より，若干大きいが，本願明細書では，収縮率について，一番厳しくても「７％以下」であることが判断基準とされていることからすれば，上記全ての実施例について，収縮率は基準内に収まっており，実施例４８～５１と実施例５２～５５の間の収縮率の差異は，微差にすぎない。よって，これらの実施例の記載からは，２．５倍以下に延伸した裸スパンデックス糸を用いて形成した丸編弾性シングルジャージー生地において，裸スパンデックス糸が４４デシテックス以上の場合と，３３デシテックス以下の場合とで，効果が格別相違するということはできない。しかも，本願明細書に記載された全ての実施例を参照しても，例えば，本願発明に含まれる実施例２０（７８デシテックス）の収縮率が，－７×３であるのに対し，本願に含まれない実施例３３，３４（１７デシテックス）の収縮率が，－１×－１，実施例３５（３３デシテックス）の収縮率が，－１×０である等，本願発明の範囲内であれば，範囲外よりも収縮率の点で優れているわけではない。また，２．０倍に延伸した場合について，実施例３５（３３デシテックス）の収縮率が，－１×０であるのに対し，実施例１４（７８デシテックス）の収縮率が，－３×－２であるから，同じ延伸率であっても，４４デシテックス以上の場合に，３３デシテックス以下の場合より優れた効果が得られるものとはいえない。(3)なお，商業的に有用な収縮率を前提とした場合には，引用発明におけるデシテックスの値を本願発明の値に変更することも，本願発明における延伸倍率の範囲に設定することも，格別の技術的意義のない設計事項にすぎない。
第５当裁判所の判断
１前提事実
審決の行った本願発明の認定，引用発明の認定は，当事者間に争いがなく，上記第２の２，３(1)のとおりである。
２取消事由１について
そこで，本願発明と引用発明を対比して，相違点の看過の有無を判断するが，その前提として，本願発明と引用発明の技術的意義について検討する。
(1)本願発明について
ア本願明細書（甲１）には，次のとおりの記載がある。
【背景技術】
【０００２】
シングルニットジャージー生地は，・・・織物構造と比較すると，この編地は，編地を形成する個々のニットステッチ（相互に接続されたループで構成される）が押し込まれたり伸びたりすることによって，より容易に変形したり伸張したりすることができる。ステッチが再配列されることで伸張するこの能力によって，編地でできた衣服に着心地のよさが付与される。・・・エラストマー性ではない硬質糸では，ニットステッチを完全に再配列させるのに十分な回復力が得られないため，このニットステッチの再配列による回復は一般に不完全となる。・・・
【０００３】
丸編シングルニット編地の回復性能を改善するために，現在，スパンデックス繊維などの少量のエラストマー性繊維を，付随する硬質糸とともに編成することが一般的である。
【０００４】
従来，生地が編成され，丸編機の拘束から解放された後に，スパンデックスを「硬化」するためのヒートセットが使用されない場合，生地中の伸張されたスパンデックスが収縮して生地のステッチを圧縮し，その生地の寸法は，スパンデックスが存在しない場合の寸法よりも小さくなる。
【０００５】


・・・裁断および縫製のために製造され，各編み方向ごとに裸スパンデックスが添え糸編みされている丸編弾性シングルジャージー生地では，ほとんどの場合にヒートセットが必要となる。
【０００６】
ヒートセットはいくつかの欠点を有する。弾性ではない生地（剛性の生地）に対して，スパンデックスを含有するニット弾性生地を仕上げるために，ヒートセットが余分なコストとなる。さらに，高いスパンデックスヒートセット温度は，付随する敏感な硬質糸に対して，綿の黄変などの悪影響を及ぼす場合があり，そのため，漂白などより強力な仕上作業が後で必要となる。強力な漂白は，生地の「手触り」などの生地の触感に対して悪影響を与える場合があり，製造者は，漂白を弱めるために柔軟剤を含めることが通常必要となる。さらに，ある種の繊維は，高温熱処理に耐えることができない。ポリアクリオニトリル（ｐｏｌｙａｃｒｙｏｎｉｔｒｉｌｅ），羊毛，およびアセテートからできたものなどの熱に弱い硬質糸は，高いヒートセット温度がこのような熱に弱い糸に対して悪影響を及ぼすため，高温スパンデックスヒートセットステップにおいて使用することができない。最後に，別の繊維は，繊維の融点が低いために熱に弱い。たとえば，ポリプロピレンは１５５℃の軟化点を有し，そのため，ヒートセットを必要とする生地の加工には適していない。
・・・
【０００８】
丸編地の製造およびヒートセットの従来の実施は，さらなる欠点を有する。編地は，連続した筒の形態で丸編機から出現する。この筒が編成において形成されると，これは，張力下でマンドレル上に巻き取られるか，または，ひだを付けたり軽く折りたたんだりすることによって編機の下で平になった管として集められる。いずれの場合も，生地の筒が折りたたまれたり平坦化されたりした位置において２つの永続的な折り目が生地に定着する。この折り目の１つに沿って生地の管を切ることによって生地が「開かれる」が，通常，生地の後の使用および裁断では，残った折り目を避ける必要がある。このため，生地の歩留まり（すなわち，さらに加工して衣服にすることができる編地の量）が減少する。
・・・
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
以上の欠点を考慮すると，紡績された硬質糸および／または連続フィラメントの硬質糸と添え糸編みされた裸のエラストマー材料を有し，さらに，従来技術のヒートセット方法に関連する費用および欠点が回避される，シングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地の製造方法が必要とされている。さらに，本発明は，従来技術に対して材料の使用における利点を有する，シングルジャージー，フレンチテリーおよびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地の筒としての形成（安定化，染色，および仕上げ）を行うことができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は，紡績された硬質糸および／または連続フィラメントの硬質糸と添え糸編みされた裸のエラストマー材料を含む，シングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地を提供し，このシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地は，生地内のエラストマー性繊維の乾熱ヒートセットを必要とせずに商業的に許容される性質を有するように製造される。本発明の一実施形態においては，（１）編成プロセス中のエラストマー性繊維の延伸を制限することができ，（２）特定の所望のシングルニットジャージー生地のパラメータを維持することができる。
【００１２】
本発明の第１の態様は，１５～１５６デシテックス，たとえば２２～７８デシテックスの裸スパンデックス糸などの裸のエラストマー材料が，１０～８５，たとえば２０～６８の番手（Ｎｅ）を有する紡績糸および／または連続フィラメント糸，あるいはそれらの混紡糸の少なくとも１つの硬質糸と添え糸編み可能となる，シングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地の製造方法を含む。
【００１３】
上記エラストマー材料および上記少なくとも１つの硬質糸は，すべての編み方向に添え糸編みを行うことができる。この編成方法によって製造されるシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地は，１．０５～１．９，たとえば約１．１４～約１．６のカバーファクターを有することができる。編成中，エラストマー材料の供給における延伸は，丸編弾性生地を形成するために編成する場合，エラストマー材料をその元の長さの２．５倍以下に延伸できるように制御することができる。
・・・
【００１８】
本発明は，少なくとも１つのエラストマー材料が組み込まれたシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地であって，その少なくとも１つのエラストマー材料が，その元の長さの約２．５倍以下に延伸可能である，丸編弾性生地を提供する。
【００１９】
本発明は，少なくとも１つのエラストマー材料が組み込まれたシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地の製造方法であって，少なくとも１つのエラストマー材料をその元の長さの約２．５倍以下に延伸するステップを含み，乾熱ヒートセットステップは含む場合も含まない場合もある，製造方法をさらに提供する。さらに，追加のヒートセットステップを使用することもできる。
【００２０】
本発明は，少なくとも１つのエラストマー材料が組み込まれたシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地であって，筒の形態で製造することができ，目に見える側面の折り目が存在しないように形成することができ，丸編弾性生地の全体部分は，折り目を全く有さないことができ，そのような生地の裁断および縫製によって衣服を得るために使用することができる，丸編弾性生地をさらに提供する。
【００２１】
したがって，本発明は，熱に弱い硬質糸と，組み込まれた少なくとも１つエラストマー材料とから形成された，シングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地を提供する。
・・・
【００２４】
本明細書において使用される場合，用語「エラストマー材料」または「エラストマー」は，天然ゴムの優れた伸縮性および回復を有する合成材料を意味するものと理解され，その材料は，その元の長さの少なくとも２倍まで繰り返し引き伸ばすことができ，応力を開放すると直ちに強制的にそのほぼ元の長さに回復することができる。「エラストマー材料」は，一般に，繊維形成性材料が，セグメント化ポリウレタンを有する長鎖合成ポリマーである人造繊維である。本発明により使用可能なエラストマー材料の例としては，スパンデックス，エラステイン（ｅｌａｓｔａｎｅ），アニデックス（ａｎｉｄｅｘ），エラストエステル（ｅｌａｓｔｏｅｓｔｅｒ），二成分フィラメントゴム，およびそれらの組合せが挙げられるが，これらに限定されるものではない。
・・・
【００２７】


本明細書において使用される場合，用語「延伸」は，スパンデックスなどのエラストマー材料のストランドに加えられる伸張の量を意味し，この結果エラストマー材料のストランドの線密度が減少する。繊維の延伸は，その繊維に加えた伸び（伸張）と直接関連している。たとえば，１００％の伸びは２倍の延伸に対応，２００％の伸びは３倍の延伸に対応，などとなる。
・・・
【００３２】
丸編機における編組織において，スパン
デックスを併せて編成する方法は「添え糸
編み」と呼ばれる。硬質糸および裸スパン
デックス糸が，並列で隣り合わせの関係で
編成され，スパンデックス糸は常に硬質糸
の一方の側に維持され，したがって編地の
一方の側に維持される。図１は，添え糸編
みされたニットステッチ１０の概略図であり，編成された糸は，スパンデックス１２と，マルチフィラメント硬質糸１４とを含む。スパンデックスが硬質糸とともに添え糸編みされて編地が形成される場合，スパンデックス繊維の費用が追加された上に，さらなる加工の費用が追加される。たとえば，丸編弾性シングルジャージー生地を製造する場合，通常，仕上げステップにおいて，生地の伸張およびヒートセットが必要となる。
【００３３】
「丸編」は，編針が丸編みベッド中に組織化された緯編の一形態を意味する。一般に，シリンダが，回転し，カムと相互作用して，編成操作のための針を往復移動させる。編成される糸は，パッケージから，糸ストランドを針に向けるキャリアプレートまで供給される。丸編地は，シリンダの中央を通って編針から筒状の形態で出現する。
・・・
【００４１】
本明細書において開示され請求される発明の主題は，丸編であり，特に，後に「裁断および縫製」に使用するためのシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの特殊な丸編弾性生地の製造である。これらのシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地は，エラストマー材料と，硬質糸とから形成され，このエラストマー材料は約２．５倍以下に延伸され，このニット弾性生地は乾熱ヒートセットが行われない。
【００４２】
本明細書において開示され請求される発明は，スパンデックスとポリプロピレン硬質糸とを含みヒートセットが不要である，シングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地の製造方法にも関する。ポリプロピレン繊維は，スパンデックスを永続的に変形させるために必要な温度でヒートセットを行うことができないため，本発明は，スパンデックス－ポリプロピレン編地の新規な製造方法を示す。この結果得られる生地は，約１４０ｇ／ｍ2～約４００ｇ
／ｍ
2の生地坪量を実現し，生地の収縮が減少し，許容される生地の伸びを有することに関して，周知の生地より優れた性能を有する。これらの生地は，最先端技術のスパンデックス含有生地と比較して優れた塩素耐久性を有する。
【００４３】
本明細書において開示される発明は，シングルニットのフレンチテリーおよびフリース生地も含む。丸編中のエラストマーに対する延伸が約２．５倍以下に維持される場合に，これらの生地は，ヒートセットを行わずに製造し仕上げを行うことができる。
・・・
【００５０】
本発明は，全スパンデックス延伸が約２．５倍以下に維持される場合に，従来技術に対して改善された結果が得られることを見いだした。この延伸値は，スパンデックスの全延伸であり，これは，紡績時の糸の供給パッケージ中に含まれるスパンデックスの任意の延伸または伸張を含んでいる。紡績に由来する残留延伸値は，パッケージリラクゼーション（ｐａｃｋａｇｅｒｅｌａｘａｔｉｏｎ）「ＰＲ」と呼ばれ，シングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地中に使用されるスパンデックスの場合には，通常，約０．０５～約０．１５の範囲内である。したがって，生地中のスパンデックスの全延伸は，ＭＤ×（１＋ＰＲ）であり，式中の「ＭＤ」は編機の延伸である。編機の延伸は，硬質糸給糸速度のスパンデックス給糸速度に対する比であり，どちらもそれぞれの供給パッケージからの速度である。
【００５１】
その応力－歪み特性のために，スパンデックスに加わる張力が増加するほどスパンデックス糸の延伸（伸張）が大きくなり，逆に，スパンデックスの延伸が大きくなるほど，その糸の張力が強くなる。丸編機中の典型的なスパンデックス糸の経路の１つを図２中に概略的に示している。スパンデックス糸１２は，供給パッケージ３６から，糸切れ検出器３９の上または中を通過し，１つまたは複数の方向変換ロール３７の上を通過し，続いてキャリアプレート２６まで供給され，ここでスパン
デックスは編針２２およびステッチ
内まで案内される。供給パッケージ
から，スパンデックス糸がそれぞれ
の装置またはローラーを通るときに，
スパンデックスに接触するそれぞれ
の装置またはローラーによって付与
される摩擦力のために，スパンデッ
クス糸中に張力が蓄積される。した
がって，ステッチにおけるスパンデ
ックスの全延伸は，スパンデックス
の経路全体での張力の合計と関連している。
【００５２】
スパンデックスの給糸張力は，図２中に示される糸切れ検出器３９とロール３７との間で測定される。あるいは，糸切れ検出器３９が使用されない場合は，スパンデックスの給糸張力は，表面駆動パッケージ３６とロール３７との間で測定される。この張力が高く設定され制御されるほど，生地中のスパンデックスの延伸が大きくなり，逆もまた同様である。従来技術は，市販の丸編機中で，この給糸張力は，２２デシテックスのスパンデックスの場合で約２～約４ｃＮの範囲，４４デシテックスのスパンデックスの場合で約４～約６ｃＮの範囲となると教示している。これらの給糸張力の設定，および後の糸の経路の摩擦により生じる追加の張力によって，市販の編み機中のスパンデックスは，約２．５倍をはるかに超えて延伸される。
【００５３】
本明細書において開示され請求される発明は，供給パッケージとニットステッチとの間のスパンデックスの摩擦を最小限にすることができる方法に期待しているわけではない。しかし，本発明の方法は，信頼性のあるスパンデックスの給糸のために十分高いスパンデックス給糸張力を維持しながら，同時にスパンデックスの延伸を約２．５倍以下に維持するために，この摩擦を最小限にする必要がある。
・・・
【００６１】


本明細書において開示され請求される発明では，一実施形態においては，裸スパンデックスなどの裸のエラストマー材料，および少なくとも１つの硬質糸から添え糸編みされる商業的に有用なシングルジャージー，フレンチテリー，およびフリースの少なくとも１つの丸編弾性生地の，ヒートセットを使用しない製造であって，エラストマー材料の延伸を約２．５倍以下に維持し，以下の指針の範囲内で編地の
設計および製造を行うことによる製造を説明する：
－ニット構造の開放性を特徴付けるカバーファクターは，約１．０５～約１．９
の間，たとえば約１．１４～約１．６の間であり；
－硬質糸番手Ｎｅは，約１０～約８５，たとえば約２０～約６８であり；－エラストマー材料は，約１５～約１５６デシテックス，たとえば約２２～約７
８デシテックスを有し；
－丸編弾性生地中のエラストマー材料含有率が，重量％基準で，約３．５％～約
３０％，たとえば約３．５％～約２７％であり；
－これより形成された丸編弾性生地は，洗濯および乾燥後の収縮が，長さ方向および幅方向の両方で，約１５％以下，通常，１４％以下，たとえば７％以下であり；－丸編弾性生地は，長さ（経糸）方向で約４５％～約１７５％，たとえば約６０％
～約１７５％の伸びを有し；
－硬質糸は，合成フィラメント（ポリプロピレンまたはポリエステルなど），天然繊維の短繊維紡績糸，合成の繊維または糸（ポリプロピレンまたはポリエステルなど）と混紡された天然繊維，綿の短繊維紡績糸，合成の繊維または糸（ポリプロピレンまたはポリエステルなど）と混紡された綿，短繊維紡績ポリプロピレン，ポリエチレン，あるいは，ポリプロピレンまたはポリエチレンまたはポリエステルの繊維または糸と混紡されたポリエステル，ならびにそれらの組合せである。
・・・
【００９６】
【表１】
【００９７】
【表２】
【００９８】
【表３】
【００９９】
【表４】
・・・
【０１６２】
以上より，本発明により，紡績された硬質糸および／または連続フィラメントの硬質糸と添え糸編みされた裸のエラストマー材料を有する丸編弾性生地，ならびに乾熱ヒートセットステップを必要としないその製造方法が提供され，前述の目的および利点が十分に実現されることが明らかであろう。・・・イこのように，本願発明は，エストラマー材料を用いた丸編弾性生地を形成するための編成において，本来，少なくとも２倍まで延伸して使用できるエストラマー材料を供給する場面で，４４～１５６デシテックスの裸スパンデックス糸であるエストラマー材料を，元の長さの２．５倍以下に延伸できるように制御することにより，コストや品質管理の点で欠点のあるヒートセットの使用を回避することを可能とする発明といえる。
(2)引用発明について
ア引用文献（甲４〔日本語訳は甲５を用いる。〕）には，次のとおりの記載がある。
【請求の範囲】
【請求項１】
１７～３３デシテックスの裸スパンデックス糸が，３５～８５の糸番手を有する１つまたは複数の紡績糸または連続フィラメント硬質糸もしくはこれらの混紡糸と添え糸編みされる丸編シングルジャージー生地の製造方法であって，前記スパンデックスおよび硬質糸が全てのニットのコースにおいて添え糸編みされ，１．３～１．９の被覆率を有する丸編シングルジャージー生地を作る丸編シングルジャージー生
地の製造方法において，
前記スパンデックス糸が，丸編シングルジャージー生地を形成するように編成される場合，その元の長さの２倍以下で延伸されるように，前記スパンデックス供給
における延伸を制御するステップと，
前記スパンデックスをヒートセットするのに必要とされる温度よりも低い温度で前記生地を維持しながら，前記ニット生地を仕上げおよび乾燥するステップと，を含む方法。
・・・
【０００６】
１つの既知の方法４０に従って弾性丸編生地を製造するためのステップは，図４に概説される。・・・生地は，まず，高いスパンデックスの延伸および給糸張力条件で丸編４２される。例えば，全てのニットのコースに裸スパンデックスが添糸編みされて製造されるシングルニットジャージー生地では，従来技術の給糸張力の範囲は，２２デシテックスのスパンデックスでは２～４ｃＮであり，３３デシテックスでは３～５ｃＮであり，そして４４デシテックスでは４～６ｃＮである（デュポン・テクニカル・ブリティンＬ４１０）。・・・
・・・
【００１４】
ヒートセットは，不都合を有する。ヒートセットは，弾性でない生地（剛性生地）に対して，スパンデックスを含有するニット弾性生地を仕上げるために余分なコストである。さらに，高スパンデックスヒートセット温度は，敏感な付随する強糸に，例えば綿の黄変などの悪影響を及ぼすことがあり，それにより，続いて漂白などのより攻撃的な仕上げ操作が必要とされる。攻撃的な漂白は，「手触り」などの生地の触覚特性に悪影響を与えることがあり，通常，漂白を打ち消すために製造業者に生地柔軟剤を含有させることを要求する。また，高温のスパンデックスヒートセットステップでは，ポリアクリロニトリル，羊毛およびアセテートなどからの感熱性の強糸は，使用することができない。なぜなら，高いヒートセット温度は，このような感熱性糸に悪影響を与え得るからである。
【００１５】
ヒートセットの不都合は長い間認識されており，その結果，いくらか低い温度でヒートセットするスパンデックス組成物が同定されている（米国特許公報（特許文献１）および米国特許公報（特許文献２））。例えば，米国特許公報（特許文献２）で定義されるスパンデックスは，約１７５～１９０℃で８５％以上のヒートセット効率を有する。８５％というヒートセット効率値は，有効なヒートセットのための最小値であると考えられる。伸張前のスパンデックスの長さに対して，ヒートセットの前と後の伸張されたスパンデックスの長さを比較する実験室試験によって判断される。このようにスパンデックス組成物のより低いヒートセットは改善を提供するが，依然としてヒートセットは必要とされ，それに関連するコストはあまり低減されていない。
【００１６】
丸編生地の製造およびヒートセットのこれまでの実施は，更なる不都合を有する。ニット生地は，連続筒の形態で丸編機から出てくる。編成において筒が形成されると，張力下でマンドレルに巻かれるか，あるいは，ひだをつける（ｐｌａｉｔｉｎｇ）またはゆるく折りたたむことによって編機の下で平らな筒として捕集される。いずれの場合にも，生地は，生地の筒が折りたたまれた，あるいは平らにされた２つの永久的な折り目が確立される。折り目の１つに沿って生地筒にスリットを入れることによって生地は「開かれる（オープンされる）」が，生地のその後での使用および裁断は，通常，残りの折り目を回避しなければならない。これは，生地の収量（すなわち，さらに衣類に加工することができるニット生地の量）を低下させる。
・・・


【００２１】
スパンデックスおよび強糸は，全てのニットのコースにおいて添糸編みされる。この編成方法によって作られる丸編シングルジャージー生地は，１．３～１．９の被覆率を有する。編成の間，スパンデックス供給における延伸は，スパンデックス糸が，編成されて丸編シングルジャージー生地を形成するように編成される場合，その元の長さの２倍以下で延伸されるように制御される。
・・・
【００２４】
本発明の第２および第３の態様は，本発明の方法に従って製造される丸編弾性シングルジャージー生地，およびこのような生地から構成される衣類である。本発明の方法により製造された生地は，好ましくは，綿または綿との混紡糸の強糸で形成され，１４０～２４０ｇ／ｍ２，最も好ましくは１７０～２２０ｇ／ｍ２の坪量を有する。また生地は，好ましくは，長さ（経糸）方向に６０％以上，好ましくは６０％～１３０％の伸びと，長さおよび幅の両方向に約７％以下，好ましくは７％未満である洗濯および乾燥後の収縮とを有する。衣類は，肌着，ｔ－シャツ，およびトップウェイト衣類を含むことができる。
・・・
【００３２】
本発明者らは，生地において測定される全スパンデックス延伸が約２倍以下に保持される場合に，改善された結果が得られることを発見した。・・・
・・・
【００３４】
・・・従来技術は，市販の丸編機ではこの給糸張力が，２２デシテックスのスパンデックスでは２～４ｃＮの範囲，４４デシテックスのスパンデックスでは４～６ｃＮの範囲でなければならないと教示している。これらの給糸張力の設定，およびその後の糸経路の摩擦により課せられる更なる張力により，市販の編機におけるスパンデックスは２倍よりも著しく多く延伸され得る。
・・・
【００４０】
スパンデックス延伸が約２倍以下に保持され，ニット生地が以下の好ましい制限内で設計および製造されれば，裸スパンデックスおよび強糸から添糸編みされた商業的に有用な丸編弾性シングルジャージー生地が，ヒートセットを行うことなく製造可能であることを本発明者らは発見した。
－ニット構造の開放性を特徴付ける被覆率が１．３～１．９の間であり，好ましくは１．４である。
－硬質糸番手Ｎｍが３５～８５であり，好ましくは４４～６８であり，最も好ましくは４７～５４である。
－スパンデックスが１７～３３デシテックス，好ましくは２２～３３デシテックスを有する。
・・・
【００６５】
【００６６】
【００６７】
（実施例１－    高延伸，ヒートセットなし（従来技術））４０デニールのスパンデックスの給糸張力は，５グラム（４．９ｃＮ）であった。これは，従来技術で推奨される４～６ｃＮの範囲内である。スパンデックスの圧縮力のために，編成時の生地の坪量は高く（２６６ｇ／ｍ２），仕上げ生地ではさらに高い（３０６ｇ／ｍ２）。また収縮は，長さ方向に７％を超えた。これらの値は商業的な目標を越えており，ニット生地は，衣類に製造される前にヒートセットすることが必要であろう。
・・・
【００６９】
（実施例２－本発明，最良の形態）
パラメータを最も好ましい値に設定した。綿番手は５４Ｎｍであり，被覆率は１．４であり，スパンデックスデニールは２０であり，そしてスパンデックス延伸は２．０であった。スパンデックスは，ライクラ（Ｌｙｃｒａ）＊タイプ１６９であった。ニット生地は，ヒートセットさせなかった。ニット生地の坪量，伸びおよび収縮の最終値は，容認可能であった。
【００７０】
（実施例３－本発明，減少された張力および延伸）
２０デニールのスパンデックスの給糸張力を０．８グラム（０．７８ｃＮ）に低下させた。パイ・ロン（Ｐａｉ   Ｌｕｎｇ）編機およびスパンデックス糸経路では，これは，供給パッケージから取り出されるスパンデックスの連続性を維持するために，給糸張力の最小値であった。ニット生地は，ヒートセットさせなかった。坪量，伸び，および収縮の最終値は容認可能であった。
・・・
【００７５】
（実施例８－本発明，高スパンデックス含有量）
スパンデックスデニールを３０デニールに増大させ，綿番手を６８Ｎｍに増大させた（デニールを低下）ので，生地内のスパンデックス含有量％は，１２．１％に増大した。この含有量は他の実施例よりも高かったが，依然として本発明の制限内であった。ステッチ長を低下させて，被覆率を１．４に維持した。ニット生地は，ヒートセットさせなかった。生地重量，伸びおよび収縮は，全て容認可能であった。
【００７６】
（実施例９－本発明，異なるタイプの紡績糸）
２つの強糸をスパンデックスと一緒にニットステッチに添糸編みした。第１の強糸は，番手６０Ｎｅ，または１０１．６Ｎｍの紡績綿であった。第２の強糸は，８３デシテックスおよび３４フィラメントの連続フィラメントポリエステル糸であった。これらを，２２デシテックス（２０デニール）のスパンデックスと一緒に添糸編みした。合わせた強糸番手は５５Ｎｍであった。ニット生地は，ヒートセットさせなかった。生地重量，伸びおよび収縮は，全て容認可能であった。
【００７７】
（実施例１０－本発明，異なるタイプのスパンデックス糸の最良の形態）工程パラメータは，スパンデックス供給物として異なるスパンデックス糸ライクラ（Ｌｙｃｒａ）＊タイプ５６２（「イージーセット（ｅａｓｙ－ｓｅｔ）」）を用いた点を除いて，実施例２と同じであった。ニット生地は，ヒートセットさせなかった。結果は容認可能であり，実施例２と比較できた。
イこのように，引用発明は，エストラマー材料を用いた丸編弾性生地を形成するための編成において，１７～３３デシテックスの裸スパンデックス糸であるエストラマー材料を，元の長さの２倍以下に延伸できるように制御することによって，商業上許容される収縮率が最大７％であることを前提として，種々の欠点を有するヒートセットの使用を回避することを可能にする発明といえる。
(3)本願発明と引用発明の対比について


上記(1)イ，(2)イのとおりの本願発明と引用発明の内容からすると，両発明は，少なくとも，「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって，裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供するステップと，紡績糸，連続フィラメント糸，およびそれらの組合せからなる群から選択される少なくとも１つの硬質糸を提供するステップと，前記エラストマー材料と前記少なくとも１つの硬質糸とを添え糸編みするステップと，すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも１つ硬質糸を丸編して，丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって，前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合，前記エラストマー材料の一定の延伸率を達成するために，前記エラストマー材料の供給が制御される，ステップとを含むことを特徴とする方法。」である点で一致することは，明らかである。他方，両発明は，使用する裸スパンデックス糸のデシテックスの値及びエストラマー材料の供給時における延伸率の制御値が異なっている。そこで，これらを前提に，相違点として，何を認定すべきかを検討する。
確かに，本願発明の延伸率は２．５倍以下であり，引用発明の延伸率は２倍以下であり，ともに上限を定めていないから，延伸率の値自体を比較すると，引用発明の範囲である２倍以下は，必ず２．５倍以下という意味において，本願発明の数値範囲に含まれている。
しかしながら，本願発明と引用発明は，ともに，ヒートセットを不要にするという目的を達成するために，一定の回復張力を目指して，糸のスパンデックスと延伸率という２つのパラメータの組合せを提示するものであるが，甲１【００９６】～【００９９】の実施例８，１２，１３，３５～３７，４１～４３，４８～５１，５６，５７を見ると，同じスパンデックス数であっても，収縮率が異なっている結果が出ていることからも明らかなとおり，回復張力は，糸のスパンデックスだけでなく，延伸率や，共に使用される硬質糸の種類やサイズといった諸要素によって決せられるから，スパンデックスと延伸率は相互に関係するパラメータといえ，単純に，同一の延伸率値が常に同一の技術的意義を有するとはいえないし，数値として重なり合っている範囲が，常に同一の技術内容を示しているともいえない。他方，スパンデックスと延伸率の値は，同一回復張力を前提とする限りにおいて，相互に独立したパラメータとして，設定できるわけではない。また，延伸率とデシテックスの関係は，相互に関連するとはいえるが，それ以上の技術的関係が明らかでない以上，重なり合いの範囲も定かではないから，本願発明と引用発明において，エラストマー材料を延伸させる製法である点において一致すると認定できるとしても，延伸率の数値の点を相違点の認定からおよそ外し，容易想到性の判断から除外することはできないというべきである。
したがって，被告の主張するように，単純に延伸率の値の重なりをもって，本願発明と引用発明の一致点というべきではないが，他方，原告の主張するように，延伸率の違いをデシテックスの値と関連しない独立した相違点として挙げることも相当ではなく，本願発明と引用発明の相違点は，「本願発明の裸スパンデックス糸が４４～１５６デシテックスで，その延伸率が元の長さの２．５倍以下であるのに対し，引用発明の裸スパンデックス糸が１７～３３デシテックスであり，その延伸率が元の長さの２倍以下である点」と認定した上で，相互に関連したパラメータの変更の容易想到性を判断すべきである。
３取消事由２について
(1)そこで，以上を前提に，相違点判断の当否について，検討を進める。なお，原告は，引用発明の「裸スパンデックス」を本願発明に含まれる範囲である「４４～１５６デシテックス」のサイズのものとしつつ，「前記スパンデックス糸が，丸編シングルジャージー生地を形成するように編成される場合，その元の長さの２倍を超えて２．５倍以下で延伸されるように，前記スパンデックス供給における延伸を制御する」点について，審決は進歩性の判断を遺漏した旨主張する。原告の主張は，本願発明と引用発明は，いずれも，延伸率の点で下限値を定めていないにもかかわらず，本願発明における延伸率の下限が「２倍を超える」ものとしている点で，前提に誤りがあるが，上記のとおり，延伸率の値が同一であるからといって，当然に重なり合っているとはいえないことを前提に，容易想到性に関する判断を問題視する趣旨として理解した上で，以下，検討する。(2)確かに，デシテックスを大きくすることと，延伸率を大きくすることは，ともに回復張力を大きくする作用を有するものであるから，同程度の回復張力にするためには，デシテックスを大きくした場合には，延伸率を小さくし，逆に，延伸率を大きくした場合は，デシテックスを小さくする必要がある。したがって，引用発明のデシテックスと延伸率を，同時に，本願発明の数値範囲まで大きくするという動機付けや示唆は，引用発明が前提としている回復張力を前提にする限りは，当然には生じてこないというべきである。
しかしながら，本願発明における「４４～１５６デシテックス」という糸のサイズと，引用発明における「１７～３３デシテックス」という糸のサイズとは，共に，市場で普及している２０～４００デシテックスという範囲内にあり（乙２～５，弁論の全趣旨），両発明は，一般的な糸のサイズを利用しているにすぎないから，この範囲内にある糸のサイズの変更には，格別，技術的な意義はなく，当業者にとって，予定した収縮率等に応じて適宜設定できるものといえる。したがって，デシテックスの範囲を本願発明の範囲の数値まですることは，当業者が容易に想到できる事項である。


平成２５年３月２２日判決言渡
平成２２年（行ウ）第４２号損害賠償等を求める請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月１８日
判                  決
主                   文１被告は，Ａに対し，２３６３万２０００円及びこれに対する平成２３年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を請求せよ。２請求の趣旨１のうち，払込手数料に係る訴えを却下する。３原告らのその余の請求を棄却する。
４訴訟費用は，これを２分し，その１を原告らの負担とし，その余を被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求の趣旨
１被告は，Ａに対し，２３６３万２０００円及びその払込手数料並びにこれに対する平成２３年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を請求せよ。
２被告は，Ｘ鉄道株式会社に対し，２３６３万２０００円及びこれに対する平成２３年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を請求せよ。
第２事案の概要
本件は，平成２２年当時千葉県ａ市長であったＡ（以下「Ａ元市長」という。）が，Ｘ鉄道株式会社（以下「Ｘ鉄道」という。）に対し補助金の支出をする旨の債務負担行為を専決処分によって行ったことには，地方自治法（平成２２年法律第７１号による改正前のもの。以下「法」という。）１７９条１項の要件を欠く違法があり，これに基づいてＸ鉄道と締結した贈与契約は私法上無効であり，したがって，公金の支出も違法・無効であると主張して，同市の住民である原告らが，

法２４２条の２第１項４号により，被告に対し，Ａ元市長に対しては債務不履行又は不法行為に基づき，支出に係る２３６３万２０００円及びその振込手数料の賠償とこれに対する補助金支出の日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の，Ｘ鉄道に対しては不当利得に基づいて，上記支出額の返還及びこれに対する同様の法定利息の支払請求をすることを求める事案である。
１前提事実
⑴原告らは，千葉県ａ市の住民である（争いがない）。⑵Ａ元市長は，平成２０年１２月１０日から平成２３年４月７日まで，ａ市長の職に就いていた（弁論の全趣旨）。
⑶千葉県，ｂ市，ｃ市，ｄ市，ｅ市，ｆ市，ａ市，ｇ村及びｈ村並びにＹ電鉄株式会社及びＸ鉄道は，平成２１年１１月３０日，ｘ線の運賃値下げについて以下のとおり合意した（以下「本件値下げ合意」という。甲１９）。ア自治体は，５年間にわたり，１年あたり３億円を補助金として支出する。Ｘ鉄道は，５年間にわたり，Ｚ新高速鉄道の運行によって初めて発生するｘ線区間内（ｉからｊ間）の純増収入分２．５億円及び自助努力分０．５億円の１年あたり計３億円を拠出する。
初年度の負担方法や各年の支払方法については，別途協議する。イ上記計６億円を原資として，Ｘ鉄道は，下記のとおり運賃値下げをＺ新高速鉄道開業時に行うこととする。
普通運賃５％弱値下げ
通学定期運賃２５％値下げ
通勤定期運賃１％強値下げ
以上平均して概ね４．６％の値下げとなる。
⑷平成２２年第３回ａ市議会定例会（以下「本件９月議会」という。）の会期は，平成２２年９月１日から同月２８日までであった（乙８）。⑸Ａ元市長は，同月２８日，Ｘ鉄道に対して２３６３万２０００円をＸ鉄道

運賃値下げ支援補助金として支出する旨の平成２２年度ａ市一般会計補正予算案（第４号・以下「本件補正予算案」という。乙１）を本件９月議会に提出した。本件補正予算案は，同日午後５時４６分頃から，審議に付されたが，議決に至ることなく流会となり，本件９月議会は会期満了により閉会した（乙２）。
⑹Ｘ鉄道は，同年１０月１３日，ａ市に対し，補助金交付の申請をし（乙１０），Ａ元市長は，同日，補助金を支出する旨の債務負担行為を法１７９条１項による専決処分（以下「本件専決処分」という。）によって行った（争いがない）。
⑺ａ市は，翌１４日，Ｘ鉄道に対し，上記補助金の交付決定を通知した（乙１１）。これにより，ａ市とＸ鉄道との間では，同月１４日，ａ市がＸ鉄道に対し，補助金２３６３万２０００円を交付する旨の贈与契約（以下「本件贈与契約」という。）が締結された（争いがない）。
⑻ａ市は，Ｘ鉄道に対し，同月１８日に７８７万７０００円，同年１１月３０日に７８７万７０００円，平成２３年２月２５日に７８７万８０００円を支出した（争いがない）。
⑼ａ市議会は，平成２２年１１月１日，平成２２年第３回臨時会において，本件専決処分につき不承認の決議をした（争いがない）。⑽原告らは，ａ市監査委員に対し，本件専決処分が違法であると主張して，平成２２年１０月１４日に補助金の支出の差止めを求め，同月２１日に差止めに加えてＡ元市長に対し損害賠償請求をすること及びＸ鉄道に対し不当利得返還請求をすることを求める住民監査請求をした（甲１，２）。ａ市監査委員は，同年１１月２６日，上記監査請求をいずれも棄却した（甲３）。
⑾原告らは，同年１２月２１日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。
２ａ市議会における議事運営等

⑴会期について
ア会期は，毎会期の初めに議会の議決で定める（法１０２条６項，ａ市議会会議規則（以下「会議規則」という。乙３）５条１項）。イ会議時間は，午前１０時から午後５時までとするが，議長が，必要があると認めるときは，会議時間を変更することができる（会議規則９条１項，２項）。


ウ会期は，議会の議決で延長することができる（会議規則６条）。エ議事日程に記載した事件の議事が終わらなかったときは，議長は，更にその日程を定めなければならず（会議規則２３条），議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは，議長は，討論を用いないで会議に諮って延会することができる（会議規則２４条２項）。オ延会のため事件の議事が中断された場合において，再びその事件が議題となったときは，前の議事を継続する（会議規則４８条）。
⑵議事進行について
ア議会は，議員の中から議長及び副議長１人を選挙しなければならない（法１０３条１項）。
イ議長は，議場の秩序を保持し，議事を整理し，議会の事務を統理し，議会を代表する（法１０４条）。
ウ議会の議長に事故があるとき，又は議長が欠けたときは，副議長が議長の職務を行い，議長及び副議長にともに事故があるときは，仮議長を選挙し，議長の職務を行わせる（法１０６条）。
エ上記の選挙を行う場合において，議長の職務を行う者がないときは，年長の議員が臨時に議長の職務を行う（法１０７条１項）。オ議会の議事は，出席議員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。この場合においては，議長は，議員として議決に加わる権利を有しない（法１１６条）。

カ議長が議員として発言しようとするときは，議席に着き発言し，発言が終わった後，議長席に復さなければならない。ただし，討論をしたときは，その議題の表決が終わるまでは，議長席に復することができない。（会議規則５４条）
⑶議会運営委員会（以下「議運」という。）についてアａ市議会は，議運を設置し，議運は，議員のうち７名から構成されている（法１０９条の２第１項，ａ市議会委員会条例４条１項）。イ議運は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する（法１０９条の２第４項）。
議会の運営に関する事項
議会の会議規則，委員会に関する条例等に関する事項
議長の諮問に関する事項
⑷議員全員協議会について
議員全員協議会は，議会の運営等に関する協議又は調整を行うため，全議員を構成員として，議長を招集権者として設置される（法１００条１２項，会議規則１６０条項）。
３争点及び当事者の主張
⑴争点１    本件専決処分の違法性
ア原告らの主張
本件専決処分は，法１７９条１項の「議決すべき事件を議決しないとき」の要件を満たさず，違法である。
「議決すべき事件を議決しないとき」とは，議会が故意又は意図的に議決を行わないことが客観的に明らかであるときをいう。本件において，ａ市議会は過去３度にわたり補助金の支出に反対する議決をし，Ａ元市長自身も繰り返し専決処分はしない旨表明していたにもかかわらず，Ａ元市長は，本件９月議会の会期の最終日に本件補正予算案を

提出し，本件議会が流会になった状況を利用して専決処分をしたのである。仮議長を選出することも，会期延長することもなしえなかったのは，本件９月議会の会期の最終日に議案が提出されたために，審議する十分な時間がなかったからであり，議会が議決を故意又は意図的に行わないことが客観的に明らかとはいえない。その後も，議員は，臨時会の開催を請求しており，故意又は意図的に議決を行わないことが客観的に明らかとはいえないのだから，本件専決処分は，上記要件を満たさない。
イ被告の主張
法１７９条１項の「議決すべき事件を議決しないとき」とは，議会の意思で議決しなかった場合をいう。
本件は，議会の意思において，本件補正予算案を最後に審議すると決め，会期を延長あるいは継続審査をすることが可能であったにもかかわらず，あえてこれをせずに本件補正予算案は廃案となったのである。したがって，本件は，議会の意思で議決することなく流会となり，流会になった時点でこの要件を満たしており，その後実際に臨時会が招集されていない以上，この状態が処分時まで続いていたのであるから，本件専決処分は，上記要件を満たしている。
⑵争点２    Ａ元市長の責任
ア原告らの主張
Ａ元市長は，市長として法令を遵守する義務がある（法１３８条の２）にもかかわらず，故意又は過失により，同義務に違反する違法な本件専決処分をし，これにより，補助金が支出されてａ市に損害を与えたのであるから，Ａ元市長は不法行為に基づく損害賠償責任を負う。また，地方公共団体とその長の関係は委任関係であり，長は善管注意義務を負うところ（民法６４４条），Ａ元市長の違法な本件専決処分は善管注意義務違反を構成し，これにより補助金が支出されてａ市に損害を

与えたのであるから，Ａ元市長は債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
Ａ元市長に対する上記不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権は，請求権競合の関係にある。
イ被告の主張
仮に，本件専決処分が違法であったとしても，そのことから直ちに不法行為責任の要件である故意・過失を充足するものではない。そして，Ａ元市長は，本件専決処分が適法であると確信しており，また，本件専決処分をするにあたって，その適法性につき弁護士，千葉県市町村課の主幹，総務省等に問い合わせをして調査をしており，その結果に基づき本件専決処分が適法であると確信したのであるから，Ａ元市長が違法性の意識を欠いていたことに相当な理由があり，故意はない。また，Ａ元市長は，上記のとおり，本件専決処分の適法性について問い合わせをし，損害の結果発生の予見及びその回避は不可能であったこと，補助金を支出しなければ，Ｘ鉄道が値下げ前の運賃に戻すことが確実であり，可及的早期に専決処分を行い，補助金を支出する高度の必要性があったことからすると，Ａ市長には過失は認められない。また，地方公共団体とその長の関係は，公法が支配する領域にあるから，長が，民事上の債務不履行責任を負うことはない。⑶争点３    本件贈与契約の効力（Ｘ鉄道の責任）
ア原告らの主張


普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約は，法令又は予算の定めるところに従い，これをしなければならないところ，本件補正予算案にかわる本件専決処分が違法である以上，本件贈与契約は，予算なくして締結されたものとして無効となる（法２３２条の３）。また，表見法理は，代理権や権限の有無，踰越が問題となる場合の法

理であるところ，本件は，予算に相当する専決処分の違法性が問題となっている場合であって，Ａ元市長の権限の有無や踰越が問題となっているわけではないので，同法理を適用する余地はなく，本件贈与契約が同法理により有効となることはない。
仮に，表見法理の適用があったとしても，本件値下げ合意の後，ａ市議会が補助金を含む予算案を２度否決したことや，本件専決処分の是非が大きく報道で取り上げられていたことからすると，Ｘ鉄道は，本件専決処分や本件贈与契約の適法性・有効性について疑義があることは十分認識していたものといえ，正当な理由があったとは認められない。したがって，Ｘ鉄道は，法律上の原因なく補助金を利得したのだから，不当利得返還義務を負う。
イ被告の主張
本件贈与契約は，適法な本件専決処分に基づき締結されたものであるから，有効である。
仮に，本件専決処分が違法であったとしても，直ちに本件贈与契約が違法・無効となるとはいえない。また，本件贈与契約は，私人であるＸ鉄道とａ市が対等の立場で締結したものであるから，一般私法の適用があり，表見法理の適用がある。
そして，地方公共団体であるａ市が違法・無効といった瑕疵ある専決処分に基づき贈与契約を締結するとは考えられないこと，ａ市以外の各市は何ら問題なく補助金を支出していること，Ｘ鉄道は，ａ市から，専決処分によって補助金が予算化された旨の連絡を受けたことからすれば，本件贈与契約に瑕疵がないと信じるにつき正当な理由がある。したがって，Ｘ鉄道が補助金を受領したことには法律上の原因があるため，不当利得ではない。
第３当裁判所の判断

１認定事実
前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
⑴ａ市議会の構成
アａ市議会の議員定数は２１名であったが，平成２０年１１月２３日，１名が欠員となり，それ以降，平成２３年４月３０日まで，議員数は２０名であった（弁論の全趣旨）。
イ上記期間において，ａ市議会の議長はＢ議員（以下「Ｂ議長」という。），副議長はＣ議員（以下「Ｃ副議長」という。），臨時議長となる年長の議員はＤ議員であった（乙２）。
⑵平成２２年８月３１日までの経緯
ア本件値下げ合意の締結
ａ市議会は，平成２１年１１月２５日，本件値下げ合意への同意を見合わせることを求める決議をして，Ａ元市長に決議書を提出したが，Ａ元市長は，同月３０日，Ｚ新高速鉄道の開業日までに議会の理解が得られるとの見通しのもとに，本件値下げ合意を締結した（前提事実⑶，甲１９，弁論の全趣旨）。
イａ市議会平成２２年第１回定例会
Ａ元市長は，平成２２年２月２２日から同年３月３０日までのａ市議会平成２２年第１回定例会に，Ｘ鉄道運賃値下げ支援補助金２５８７万５０００円を盛り込んだ平成２２年度一般会計予算案を提出した。しかし，上記補助金支出反対派の議員の理解は得られず，ａ市議会は，同年３月２９日，議長を除く出席議員数１９名のうち１０名の賛成により，上記補助金に係る予算を削除する修正動議を可決した上で，これを除く平成２２年度一般会計予算案を可決した。修正動議の賛成者は，Ｃ副議長，Ｄ議員，Ｅ議員，Ｆ議員，Ｇ議員，Ｈ議員，Ｉ議員，Ｊ議員，Ｋ議員，Ｌ

議員であった。
（甲３６，乙１８の１，１８の２，２４，弁論の全趣旨）
ウａ市議会平成２２年第２回定例会
Ａ元市長は，ａ市議会平成２２年第２回定例会に，上記と同額の補助金を盛り込んだ平成２２年度一般会計予算案を提出した（甲３７，弁論の全趣旨）。
Ｘ鉄道は，同年６月１１日，Ａ元市長に対し，本件値下げ合意をした地方自治体のうち，ａ市のみが補助金を予算化できていないところ，ａ市が同年７月１７日のＺ新高速鉄道開業までに補助金を支出しない場合には，運賃を値下げ前の実施運賃に戻さざるを得ず，値上げまでの間の損害賠償を請求することになるため，本件値下げ合意に基づく補助金の支出を求める旨の書面を交付した（乙４）。
Ａ元市長は，同年６月頃，議員全員協議会において，専決処分については考えていない旨の発言をした。これについて，Ｂ議長がその趣旨を確認したところ，Ａ元市長は，同月１８日付けの書面で，補助金の予算化につき議会が否決するという議決をしている以上，専決処分ができないものと考えている旨の回答をした（甲２１）。
第２回定例会においても，補助金支出反対派の議員の理解は得られず，ａ市議会は，同月２９日，議長を除く出席議員数１９名のうち１０名の賛成により，上記補助金に係る予算を削除する修正動議を可決した上で，これを除く平成２２年度一般会計補正予算案を可決した。修正動議の賛成者は，第１回定例会の賛成者と同じ者であった。
Ａ元市長は，同月３０日，上記補助金の予算化が認められなかったことを受けて，議会の議決を民意として受け止める，補助金予算の再々提案はしない，専決処分は要件を欠くためできない旨を記者会見で述べた。
（甲２２，３７，乙２５，弁論の全趣旨）

エｘ線の運賃値下げ以降
Ｘ鉄道は，同年７月１７日，本件値下げ合意に基づき，ｘ線の運賃を値下げした。


Ａ元市長は，同年８月２５日，ａ市議会に対し，本件９月議会の初日である同年９月１日に上程する１４件の議案を，議事日程の検討資料として送付した。上記議案の中には，補助金の予算化に係る議案は含まれていなかった。
Ａ元市長は，同年８月２６日，本件値下げ合意をしたａ市以外の自治体に対し，ａ市が補助金を予算化できないことを謝罪するとともに，何としても予算化を図りたい旨の所信を記載した書面を送付した。Ｘ鉄道は，同月３０日，ａ市に対し，本件値下げ合意に基づく平成２２年度補助金のａ市負担分２３６３万２０００円のうち，７８７万７０００円を，同月３１日までに支払うよう求めた。
これに対し，Ａ元市長は，Ｘ鉄道に対し，補助金支出の猶予及び値下げ前の実施運賃に戻すことの猶予を求めるとともに，今後必ず補助金を予算化して支払う旨を記載した書面を送付したが，Ｘ鉄道からの回答はなかった。
Ａ元市長は，同月３０日，記者会見で，是非補助金の予算化を図りたいと述べたが，ａ市議会平成２２年第２回定例会で補助金の予算化が認められなかった状況と変わっていないため，予算案の提出は考えておらず，専決処分は困難と認識している旨述べた。
（甲５４，乙５の１～５の６，６，７，弁論の全趣旨）⑶平成２２年９月１日から同月２７日までの経緯ア本件９月議会は，会期中，同月１日，６日，７日，９日，１０日，１３日，２８日に開催され，他の２０日は休会であった（乙８）。イＡ元市長は，本件９月議会の初日である同月１日には，補助金の予算化

に係る議案を提出しなかったが，ａ市以外の地方自治体は，本件値下げ合意に基づいて補助金を支出したことを確認した（弁論の全趣旨）。ウＡ元市長は，同月６日，ａ市議会において，現状では要件を満たさないため専決処分はしない，是非補助金の予算化を図りたいので，議会の理解を得るための準備は何を置いてもする，６月の議会後，予算案も提案しないと述べたのは，同年７月１７日に値下げが実施されれば市民が受益し，状況が変わるのを待ってほしいという趣旨であった旨述べた。Ａ元市長は，同年９月１０日，議員全員協議会において，各議員に対し，７月１７日にＺ新高速鉄道が開業し，値下げ合意に基づく値下げが実施されたという新しい事情があり，どのような条件があれば，補助金の予算化が可能であるか意見を聞きたい，補助金の予算化につき理解を求め，本件９月議会の会期中に努力をしていきたい旨述べた。
（乙９，１９・議事録６０頁，６４頁以下，弁論の全趣旨）エしかし，反対派の議員の理解が得られないまま，本件９月議会は最終日を迎えた。
⑷同年９月２８日の経緯
アＡ元市長は，同日午前９時３０分頃，議員全員協議会で，急に，本件補正予算案を議案として提出する旨通告した（甲３２・議事録２８３頁）。イ同日の議会は，午前１０時に開会した。出席議員は，議長を含む２０名全員であり，午前中は，上記通告を受けたことから，Ｈ議員，Ｆ議員，Ｃ副議長及びＤ議員の緊急動議に基づき，本件値下げ合意に関連する事項について質疑が行われ，午後０時０３分に休憩とされた（甲３２・議事録３１２頁）。
ウＡ元市長は，休憩中に，ａ市議会に対し，本件補正予算案を提出した。ａ市議会は，同日午後１時３０分に再開し，本件補正予算案提出を受けて，即時休憩とされた。

同日午後１時３３分から開催された議運において協議がされ，先行して提出されていた審議すべき議案を先に審議し，本件補正予算案を日程の最後に審議することとされた。
その後，午後２時０５分から会議が再開され，午後５時２７分までに他の案件が処理された。
（甲３２・議事録３１２頁，乙２・議事録３５０頁，１４）エ本件補正予算案につき審議が開始されたのは，会期満了まで残り６時間余に迫った同日午後５時４６分頃であった。同日午後５時４６分頃から午後６時２４分までの間の審議概要は以下のとおりである。（乙２）Ａ元市長による議案提案理由の説明（議事録３５０頁）Ｍ総務部長による議案内容の説明（議事録３５１頁）
Ｃ副議長による質疑（議事録３５２頁）
Ａ元市長は，補正予算案を本件９月議会の会期の最初に提出しなかった理由について問われ，「いろいろなことを考えて，どこで理解を得ることができるのかという，その判断のもとで今日出させていただきました。」と述べた。
Ｆ議員による質疑（議事録３５６頁）
本件補正予算案は，委員会付託を省略する旨の決議（議事録３５８頁）討論（本件補正予算案に反対のＣ副議長，賛成のＮ議員による発言・議事録３５８頁）
ここまでは議事が滞りなく進められていたが，午後６時２４分頃，本件補正予算案に賛成の意見を有するＢ議長が，突然議席において討論する旨の希望を述べ，休憩の宣言がされた（議事録３５９頁）。オＢ議長の討論希望表明を受けて，急遽，同日午後７時１７分から午後７時２５分まで，議運が開かれた。
議運において，議長が議員として発言しようとするときは，議席に着き

発言し，発言が終わった後議長席に復さなければならないが，討論をしたときは，その議題の表決が終わるまでは，議長席に復することができない旨規定する会議規則５４条（乙３）に基づき，議長は議席において討論できることが確認された。そして，Ｃ副議長が討論を行ったことから，議長席に就くことができず，仮議長の選挙をすることとされた。また，事務局から，仮議長が討論を行う場合は，再度選挙となり，最終的に仮議長が決まらない場合は，臨時議長のもとで会期の延長ができるが，これをせずに午後１２時になれば審議未了のまま流会となる旨の説明がされた。
（乙１５）
カ議会は，同日午後８時３２分に再開された。


Ｂ議長が，討論を行うため，議長席を離れ議席に移り，代わって，Ｄ議員が法１０７条に基づき臨時議長の職務に就いた。そして，仮議長の選挙が行われ，賛成派のＯ議員が仮議長に当選したが，同議員は，Ｂ議長に倣い，討論の希望がある旨述べて辞退し，議事は再度混乱した。そこで，午後８時５２分，再度仮議長の選挙を行うため，休憩の宣言がされた。
（乙２・議事録３５９～３６２頁）
キ議会は，同日午後９時１４分に再開され，仮議長の選挙が行われた。その結果，予算化反対派のＥ議員と賛成派のＰ議員の得票数が同数最多であったが，両者とも，Ｂ議長に倣い，討論の希望がある旨述べて辞退し，さらに，Ｊ議員が，討論を行う意思のある議員は名乗り出て，仮議長選出の対象としないこととする動議を出すなど，議事は混乱を極めた。そこで，午後９時１５分，再度休憩の宣言がされた。
（乙２・議事録３６２～３６３頁）
ク事態の収集を図るため，同日午後１０時４０分から午後１１時３４分ま

で，議運が開かれた。
議運では，出席委員からＢ議長の翻意を促す意見が出たが，Ｂ議長はこれを拒否したため，会期の延長を巡って，本会議を再開して議決にかけるべきかにつき議論された。
本件補正予算案に反対の意見を有する委員（Ｅ議員，Ｑ議員及びＫ議員）は，会期延長を企図して，本会議の再開を求めたが，賛成の意見を有する委員（Ｒ議員，Ｓ議員，Ｇ議員及びＴ議員）は，審議未了のまま閉会することを望み，延長しても現状が打破できないなどと述べて再開に反対し，結局，議員全員協議会に議運の協議内容を報告することになった。
（乙１６）
ケ議員全員協議会が，同日午後１１時４５分から開催され，上記議運の協議内容が報告されたが，本会議が開かれることはなく午後１２時を迎え，本件９月議会は，会期満了により閉会した（甲５６，乙２・議事録３６４頁）。
⑸同月２９日以降の経緯
ａ市議会議員のうち１０名（第１回及び第２回定例会において修正動議に賛成したのと同じ議員）は，会期満了の８時間半後の同月２９日午前８時３０分，Ａ元市長に対し，本件補正予算案につき審議をするため，法１０１条３項に基づき臨時議会の招集を請求した（乙２３）。
これに対して，Ａ元市長は，同月３０日，上記１０名に対し，同条項に基づき招集される臨時議会の会議に付すべき事件は，議会側に発案権がある事件が対象とされているところ，本件補正予算案はこれに当たらないとして，招集請求に応じなかった（乙３０）。
Ａ元市長は，同年１０月１２日頃，総務省自治行政局行政課Ｕ行政第一係長，千葉県総務部市町村課Ｖ主幹に対し，本件専決処分の適法性を問い合わせた，これに対する回答は，法１７９条１項の「議決すべき事件を議決しな

いとき」とは，議会において議決を得ることができない一切の場合と解して一般論としては間違いないが，個別案件については回答しない，最終的には具体的事情を鑑みたうえで，長が判断するものである等，いずれも専決処分に関する一般論にとどまっており，本件専決処分が適法であるとの見解を示したものはなかった（乙１２，１３）。
⑹Ａ元市長は，同年１０月１３日，本件専決処分をした。
２争点１について
⑴法が，議事機関としての議会の議決事件を重要なものに限定して列挙する（法９６条）とともに，執行機関としての長の権限（法１４７条ないし１４９条）を規定することにより，それぞれの権限の分立を図っていることからすれば，専決処分制度（法１７９条）は，議会がその機能を十分に果たさない場合の補充的手段として，長に，議会の権限に属する事項を議会に代わって決定する権限を例外的に与え，もって，議会と長との関係の調整を図り，地方行政の渋滞を防止することをその趣旨としているものと解される。そして，法１７９条１項が，普通地方公共団体の議会が成立しないとき，法１１３条ただし書の定める定足数の例外規定によってもなお会議を開くことができないとき（議会が議長ほか２名の出席者すら得られない場合を意味する。），長において，特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときという，相当例外的な場合を列挙していることからすれば，同項の「議会において議決すべき事件を議決しないとき」という要件を形式的に満たすとみえる場合であっても，普通地方公共団体の長が，議会が議決することができないような状況をことさら作出・利用して専決処分をした場合や，その案件の経過や内容等客観的な事情に照らして，議会が議決しないことが社会通念上相当なものとして是認されるべきであるのに，あえて専決処分をした場合等，上記専決処分の制度の趣旨を潜脱することが明らかである場合には，「議会において議決すべき事件を議決しないと

き」に該当せず，当該専決処分は違法となることがあるものと解するのが相当である。
⑵そこで，本件専決処分が「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に該当するかを判断する。
アまず，本件補正予算案は，法９６条１項２号により議会の議決事項とされているので，「議会において議決すべき事件」に当たる。また，本件補正予算案は，議決に至らないまま，本件９月議会は閉会となった。これによれば，本件専決処分は，法１７９条１項の要件を形式的に満たしているようである。


イしかしながら，前記認定事実によれば，①    議会は，本件値下げ合意について反対する決議をした後，２度にわたり本件補正予算案と同旨の予算を削除した上で予算を議決するなど，３度にわたって補助金に反対する意思を明らかにしていたこと，②Ａ元市長は，本件９月議会に先立って，補助金に係る予算案の提出はしない旨表明し，実際に会期初日にはこれを提出せず，同年９月１０日の議員全員協議会で当会期中に予算化したい旨表明したものの，反対派議員が議長を除く議員の多数を占め，本件９月議会の最終日である平成２２年９月２８日の段階でも反対派議員の理解は得られておらず，そのままでは成立の見込みがほとんどない上，同日の審議日程が立て込んでいたにもかかわらず，当日の朝になって，突如として予算案を提出する旨の意向を表明し，これに反発する反対派議員による緊急質問により午前中一杯が費やされ，本件補正予算案が提出されたのは同日午後であったこと，③その後，会期終了まで６時間余りを残して審議が開始，進行したものの，議長の突然の討論希望表明を受けて議事が混乱し，議運をはじめとする議会が正常化の努力をしたものの，時間が足りずに会期満了となったこと，④本件９月議会終了後，反対派議員全員から臨時会の招集を要求され，これに応じる時間的余裕があるにもかかわらず，こ

れに応じることなく，あえて，本件専決処分をしたこと，⑤してみると，Ａ元市長は，本件補正予算案を提出した時点で，Ｂ議長を除く議員の多数が一貫して反対しており，そのまま否決されるであろうこと，そうならないとすれば，議事の混乱により審議未了のまま会期が満了すること以外にはありえないことを承知の上で，あえて，本件補正予算案を提出し，実際に議事が混乱して会期が満了したことを利用して，専決処分をしたものにほかならないことが認められる。
ウ以上のような本件専決処分に至る経緯に加え，予算の議決は議会の本来的な権限であって，本件補正予算案は突発的に発生した事態に緊急に対処するためのものでもないことも考慮すると，議会が本件補正予算案を議決しないことは社会通念上相当なものとして是認されるべき場合にあたるというべきであって，本件専決処分は，「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に該当しないにもかかわらずなされたものとして，違法であるといわざるを得ない。
エこれに対し，被告は，ａ市議会は仮議長の選任を巡って混乱を極め，本件補正予算案について決議をする見込みはなかったのであるから，専決処分は適法であると主張する。
たしかに，当日はＢ議長が討論をするため議長席を離れたことに端を発して，仮議長の選挙と当選者の辞退を繰り返すという混乱が生じたが，これは，賛成派のＢ議長が議決に加わり，仮議長に選任された議員が表決権を失うとの理解のもと，仮議長に選任される者が賛成派であれば予算が否決され，反対派であれば可決されるという予測が立てられたためであると推測される。
しかし，そうであっても，そもそも従前の３回の議決が行われていることに照らせば，会期当初に本件補正予算案が提出されていれば，同様に議決されたものと推認するのが自然である。

加えて，法１１６条によれば，議長は議決に加わることができないとされ，例外が設けられていないこと，仮に議長が討論を行った場合に議決に加わることができるとするならば，本件のように賛否が拮抗する案件については，常に本件と同様の混乱が生じる可能性を残すことになり，明らかに不合理であることからすると，議長が討論を行った場合も，議長は議決に加わることが許されないと解される。
また，仮議長に選任された議員が，議決に加わることができないとしても，議長としての決裁権を有することは明らかである。そして，Ｂ議長を除く１９名の議員が，賛成９名，反対１０名で一貫して活動を行ってきているという経緯にかんがみると，仮に，反対派の議員が仮議長となったとしても，賛成９名，反対９名の可否同数となり，結局，反対派の仮議長の決裁により予算は否決される公算が大きいのであり，このことに思い至れば，反対派の議員であっても仮議長となることを受諾したと見込まれる。
そうすると，本件では，十分な時間がなかったために，議事が混乱したまま会期が満了してしまったが，仮に，Ａ元市長の予算案提出が十分な審議のできる期間を踏まえて適時に行われていれば，円滑に議決に至ったと推認されるのである。
したがって，被告の主張は採用できない。
３争点２について
⑴上記のとおり本件専決処分は違法であって，Ａ元市長は，その前提となる事実を認識していたものと推認できるところ，そうである以上，本件専決処分の違法性を認識するべきであるし，認識することができたものというべきである。その上で，Ａ元市長は，総務省及び千葉県の担当部署に対し，本件専決処分の適法性を問い合わせたが，いずれも専決処分に関する一般論として回答を得るにとどまり，本件専決処分が適法であるとの見解を示したもの

がなかったこと（乙１２，１３）は，Ａ元市長自身が，本件専決処分が許されないものであることを疑っていた証左であり，その疑問が氷解しないままに本件専決処分を行ったことを裏付けるものである。その他，本件のような事例において，専決処分を行うことを適法とする裁判例や学説が，本件専決処分以前に存在していたと認めるに足りない。よって，Ａ元市長は，市長として尽くすべき注意義務を怠り，過失により，違法な本件専決処分をしたものと認められる。
被告は，補助金を支出しなければ，Ｘ鉄道が値下げ前の運賃に戻すことが確実であって，早期に専決処分を行い，補助金を支出する必要性があったので，Ａ元市長が本件専決処分をしたことには過失は認められない旨主張する。しかし，本件値下げ合意当初から反対派議員が議長を除く議員の多数を占めており，Ｚ新高速鉄道開業日までに議会の賛成が得られなければ，本件値下げ合意の前提条件が破綻することは初めから当然予想されていた。Ａ元市長は，それを承知で本件値下げ合意に踏み切った上，本件９月議会の閉会から本件専決処分まで約２週間の期間があったのであるから，十分に検討し，本件専決処分の違法性を認識しうる時間的余裕があったものといえる。よって，被告が主張する上記事情は，Ａ元市長の過失を否定するものとは評価できず，被告の主張は，採用できない。
したがって，Ａ元市長は，不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
４争点３について