平成２３年１２月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１００２４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月８日
判        決
原告         ミオッ   クス
コーポ   レーシ   ョン
同訴訟代理人弁理士        廣江武   典
矢   代   加奈子
西尾    務
服部素   明
長谷久   生
同訴訟復代理人弁理士        廣江政   典
被告                     Y
同訴訟代理人弁理士        樺澤    襄
樺澤    聡
山田哲   也
石井茂   樹
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００９－８９０１０８号事件について平成２２年９月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１の本件商標に対する下記２のとおりの手続において，被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件商標（甲１７）
商標登録出願日：平成１５年６月１６日（商願２００３－５４３９６号）
商標登録番号：第４７９８９０９号
商標の構成及び指定商品：別紙本件商標目録のとおり
設定登録日：平成１６年９月３日
２特許庁における手続の経緯
審判請求日：平成２１年９月２５日（無効２００９－８９０１０８）
審決日：平成２２年９月２２日
審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。
原告に対する審決謄本送達日：平成２２年９月３０日
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，(1)本件審判は本件商標の設定登録の日から５年を経過した後に請求されたものであるところ，本件商標の商標登録に不正競争の目的があったとは認められないから，商標法４条１項１０号に該当することを理由として本件商標の商標登録を無効にすべき旨の審判を請求することはできないし，本件商標は，別紙引用商標目録記載の商標（以下「引用商標」という。）が原告の業務に係る商品又は役務を表示する商標として本件商標の商標登録出願時に我が国の取引者，需要者の間に広く認識されていたとは認められないから，同号に該当するものでもない，(2)本件商標の商標登録に不正の目的があったとは認められないから，同項１５号に該当することを理由として本件商標の商標登録を無効にすべき旨の審判を請求することはできないし，本件商標は，原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがないから，同号に該当するものでもない，(3)本件商標は，同項１９号に該当するものでもない，などというものである。
４取消事由
(1)商標法４条１項１０号に係る判断の誤り（取消事由１）(2)商標法４条１項１５号に係る判断の誤り（取消事由２）(3)商標法４条１項１９号に係る判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（商標法４条１項１０号に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)不正競争の目的について
ア被告が本件商標の商標登録出願をした頃，原告は，被告が代表取締役を務める株式会社エヌエスピイ（以下「ＮＳＰ」という。）との間で，販売代理店契約の交渉を行っていた。
イ原告とＮＳＰが平成１６年２月１日付けで締結した専用実施権及び製造販売契約に係る契約書（以下「平成１６年契約書」といい，同契約を「平成１６年契約」という。）では，原告がＮＳＰに対して引用商標の使用を許諾すると規定している。したがって，ＮＳＰは，原告が引用商標の所有者であることを承認していたものである。また，平成１６年契約書では，引用商標に対する原告の国際的な独占排他権等の諸権利を認め，さらに，ＮＳＰがこれらの諸権利を減損することを禁止し，同社は引用商標についていかなる所有権を有しないことが明記されている。被告は，原告に無断で本件商標の商標登録出願をした一方で，ＮＳＰの代表取締役として平成１６年契約書に署名しており，その時点において，原告に対して詐欺的行為を行っていることを自認していたものである。
ウまた，原告とＮＳＰが平成１８年７月１日付けで締結した販売契約に係る契約書（以下「平成１８年契約書」といい，同契約を「平成１８年契約」という。）では，被告が原告に無断で本件商標の商標登録をしたことを明記している。その上で，ＮＳＰは，同契約において，原告が世界各国において本件商標の独占排他権を有し，本件商標の唯一の所有権者であることを承認し，さらに，同社が原告から使用を許諾された商標（引用商標のほか，引用商標に「水滴の図形」を加えた商標，「水滴の図形」からなる商標）の使用により獲得する全権利は原告単独の利益に帰すことや，これらの商標の有効性，引用商標に係る原告の所有権等について異議を申し立てないことに同意し，「ＭＩＯＸ」の語を含むどのような商標の登録も求めないことにも同意している。
被告は，ＮＳＰの代表取締役として平成１８年契約書に署名しており，原告が引用商標に係る商標権の真の所有者であることを熟知していたものである。エまた，被告は，原告に対し，将来の交渉において自身が有利な立場を得るために本件商標の商標登録出願を行ったと述べたことがある。オ以上によれば，被告が，不正競争の目的で本件商標の商標登録を受けたことは明らかである。
(2)商標法４条１項１０号該当性について


ア本件審決は，本件商標の商標登録出願時において，引用商標が原告の業務に係る商品又は役務を表示する商標として日本国内又は外国における取引者，需要者の間に広く認識されていたもの認めることはできないとした上で，仮に，本件商標と引用商標とが類似するものであるとしても，引用商標が周知性を欠く以上，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当しないと判断した。イしかし，原告は，日本国内において，遅くとも平成１１年から引用商標を継続して使用し，本件商標が商標登録出願される前に少なくとも７４の事業を完了していた（甲３）。また，平成１４年に執筆され，翌年出版された研究論文（甲１２）には，「混合酸化剤溶液（Ｍｉｏｘ溶液と称す）」との記載があり，この記載は，当時の日本における原告の存在を示すものである。さらに，平成１３年ころの原告商品の価格を表示したインターネットサイトに引用商標が使用されていること（甲１４）や，同年に日本で開催されたジェトロ環境展における原告の出店ブースに「Ｅ－１２６ＭＩＯＸ    Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」と記載されていること（甲１５）からしても，本件商標の商標登録出願前から引用商標が使用されていたことは明らかである。加えて，平成１１年から現在までの間に，原告が日本国内で引用商標を付して商品を販売した事業の総費用は，１８０万ドル（約１億７０００万円）を超えている（甲３）。
以上のとおり，本件商標の商標登録出願当時，引用商標は，原告の業務に係る商品を表示する商標として日本国内又は外国における取引者，需要者の間に広く認識されていたものである。
ウまた，引用商標と本件商標とは，称呼が同一であるから，両商標は類似する商標である。
さらに，引用商標が使用されている商品は，「水の処理用・浄化用及び殺菌用の機械器具，浄化装置，家庭用浄水器，汚染浄化槽，家庭用汚染浄化槽，家庭用し尿処理槽，し尿処理槽」であり，他方，本件商標の指定商品は，「化学反応・化学処理・酸化還元・化学物質供給・化学物質生成のための化学機械機器」であって，いずれも水の処理，浄化，殺菌に用いられるものであるから，これらの商品は，類似する商品であるということができる。
エしたがって，本件商標は商標法４条１項１０号に該当する。
(3)小括
以上のとおり，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当するところ，被告は，不正競争の目的で本件商標の商標登録を受けたのであるから，本件商標の商標登録から５年を経過した本件においても，同号に該当することを理由として当該商標登録を無効にすべき審判を請求することはできるのであり，本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)不正競争の目的について
ア被告は，本件商標を付した商品を日本国内で販売するにあたり，引用商標が日本において商標登録されていないことに危機感を抱いていたが，当時，被告は原告の代理店ではなく，原告の販売代理店である株式会社ビー・エムの卸業者にすぎなかったため，原告と直接話合いをすることができなかった。そこで，被告は，ビー・エムを通じ，原告に対し，引用商標について商標登録出願を行うよう要請したが，ビー・エムからは，引用商標と称呼上類似する商標が既に第三者によって商標登録されているため，商標登録が認められない可能性が高いとの回答があった。
被告は，継続的な商取引を安心して行うためには，商標登録制度の利用が必須であると考え，再三，ビー・エムに商標登録の必要性を訴えたところ，同社から本件商標の商標登録出願を被告名義で行うことの承認が得られたため，本件商標の商標登録出願に及んだものである。なお，本件商標の商標登録出願に当たり，「マイオックス」との片仮名文字を付加することで，日本国内でしか使用できない態様に制限した。
被告に本件商標の商標登録出願の承認を与えたビー・エムは，当時原告の正規代理店であったため，被告は，その承認は当然に原告の了解を得たものと認識していたのであり，本件商標の商標登録出願の経緯に違法性はない。イ平成１６年契約書には，「許諾商標（引用商標）の使用に関して，ＮＳＰは，許諾商標又はその登録に関して所有権を有する旨を表示するような一切の行為を行わず，又，両当事者は許諾商標の使用が原告の利益となることを確認する。」との条項があるが，前段の「許諾商標又はその登録に関して所有権を有する旨を表示するような一切の行為を行わず」との部分は，被告が本件商標の商標登録出願を行っていることを前提に規定されたものである。したがって，上記契約締結時には，原告は，被告による本件商標の商標登録出願の事実を知悉していたのであり，被告が原告に対して詐欺的行為を行ったという原告の主張は失当である。ウ次に，原告は，平成１８年契約書では，原告が世界各国において本件商標の独占排他権を所有し，本件商標の唯一の所有権者であることを承認していると主張しているが，同契約書には，そのような文言は一切存在しない。また，原告は，ＮＳＰはＭＩＯＸの語を含むどのような商標の登録も求めないことなどに同意したなどとも主張しているが，平成１８年契約書では，「ＮＳＰは「ＭＩＯＸ」の語を構成中に含むその他の許諾商標を登録申請しないことに同意し，登録していないことに同意する。」と規定しているのであり，「その他の許諾商標」が本件商標以外の許諾商標の意味で用いられていることは明らかである。さらに，平成１８年契約書中には，ＮＳＰが，破産，解散，閉鎖に至った場合には，本件商標を原告に譲渡することを定めた規定や，当該販売契約が終了した場合は，ＮＳＰは，本件商標の譲渡について，原告を最優先に考える旨の規定があるが，これらの規定は，被告が本件商標の正当な権利者であることを前提として定められたものである。
エなお，被告が原告に対し，将来の交渉において自身が有利な立場を得るために本件商標の商標登録出願を行ったと述べたことはない。オしたがって，被告は，不正競争の目的で本件商標の商標登録を受けたものではないから，本件商標の設定登録の日から５年を経過した本件では，本件商標が商標法４条１項１０号に該当することを理由として，これを無効にすべき審判を請求することはできない。
(2)商標法４条１項１０号該当性について


ア原告は，本件商標の商標登録出願時（平成１５年６月１６日）及び商標登録査定時（平成１６年９月３日）のいずれの時点においても，引用商標が他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であった事実を主張，立証すべきところ，原告提出の各書証は，本件商標の商標登録出願時及び商標登録査定時における引用商標の使用状況を何ら示すものではなく，これらの時点で，引用商標が本件商標の指定商品の取引者，需要者の間で広く認識されていたと認めることはできない。
イまた，本件商標の指定商品と引用商標が使用される商品とは，その機能，用途を全く異にする非類似の商品でもある。
ウしたがって，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当しない。
(3)小括
よって，本件審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（商標法４条１項１５号に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)不正の目的について
前記１〔原告の主張〕(1)アないしエ記載の各事情によれば，被告が，不正の目的で本件商標の商標登録を受けたことは明らかである。
(2)商標法４条１項１５号該当性について
ア本件審決は，本件商標の商標登録出願時において，引用商標が原告の業務に係る商品又は役務を表示する商標として日本国内又は外国における取引者，需要者の間に広く認識されているものとはいえず，また，引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品とは，用途，用法，流通系統，需要者等を異にする非類似の商品であり，それぞれの関連性もそれほど強いものではなく，本件商標をその指定商品に使用しても，その出所について混同を生ずるおそれはないとして，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当しないと判断した。
イしかし，前記１〔原告の主張〕(2)イのとおり，引用商標は，本件商標の商標登録出願以前から日本国内において使用され，需要者間に広く認識されていた。また，同ウのとおり，引用商標と本件商標は，類似する商標である。さらに，仮に，本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とが，類似する商品ではないとしても，これらの商品は，いずれも水の処理，浄化，殺菌に用いられるものであるから，本件商標をその指定商品に使用すると，原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるというべきである。ウしたがって，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当する。
(3)小括
以上のとおり，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当するところ，被告は，不正の目的で本件商標の商標登録を受けたのであるから，本件商標の商標登録から５年を経過した本件においても，同号に該当することを理由として当該商標登録を無効にすべき審判を請求することはできるのであり，本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)不正の目的について
前記１〔被告の主張〕(1)アないしエ記載のとおり，被告は，不正の目的で本件商標の商標登録を受けたものではないから，本件商標の設定登録の日から５年を経過した本件では，本件商標が商標法４条１項１５号に該当することを理由として，これを無効にすべき審判を請求することはできない。
(2)商標法４条１項１５号該当性について
前記１〔被告の主張〕(2)アのとおり，引用商標が著名であるということはできないから，本件商標は商標法４条１項１５号に該当しない。(3)よって，本件審決の判断に誤りはない。
３取消事由３（商標法４条１項１９号に係る判断の誤り）ついて
〔原告の主張〕
(1)前記１〔原告の主張〕(2)イのとおり，引用商標は，本件商標の商標登録出願以前から日本国内において使用され，需要者間に広く認識されていたものである。また，同ウのとおり，引用商標と本件商標とは，類似する商標である。さらに，前記２〔原告の主張〕(1)のとおり，被告が，不正の目的をもって本件商標の商標登録出願をし，その商標登録を受けたことは明らかである。
(2)小括
したがって，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当するから，同法４６条１項１号により無効にすべきものであり，本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)前記１〔被告の主張〕(2)アのとおり，引用商標が周知性を有するとはいえず，また，本件商標は不正の目的をもって使用されるものでもないから，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当しない。
(2)よって，本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本件商標登録に係る不正競争の目的又は不正の目的の有無について(1)証拠（甲４～８，１０，１１）及び弁論の全趣旨によれば，①平成１２年ころ，ビー・エムは，原告が製造した商品の日本国内における販売代理店の地位にあり，その販売について，原告から引用商標の使用を許諾されていたこと，②被告が代表取締役を務めるＮＳＰは，平成１５年６月１６日に被告が本件商標の商標登録出願をする前から，ビー・エムの卸業者として，原告が製造した商品を販売していたこと，③原告とＮＳＰは，被告が本件商標の商標登録出願をした後である平成１６年２月１日付けで，ＮＳＰが，日本国内において，原告の販売代理店として，原告が製造した商品（殺菌浄化装置等）を原告の許諾のもとに引用商標を付して販売することなどを内容とした平成１６年契約を締結し，その後，平成１８年７月１日付けでも，同様の約定を内容とする平成１８年契約を締結したことなどが認められる。
(2)以上の認定事実に基づき検討する。
ア被告は，平成１５年６月１６日当時，原告が引用商標を使用してその製造に係る商品の販売等をしていることを認識しながら，本件商標の商標登録出願をしたことを自認している。


しかしながら，被告が代表取締役を務めるＮＳＰは，本件商標の商標登録出願当時は，原告の販売代理店であるビー・エムの卸業者として，その後に原告との間で平成１６年契約や平成１８年契約を締結してからは，原告の日本国内における販売代理店として，継続的に原告が製造した商品の販売等を業としていたものであり，被告やＮＳＰにおいて，原告が製造した商品を販売等する以外の場面において，本件商標を使用していたことをうかがわせる事情は見当たらない。また，上記平成１６年契約や平成１８年契約の締結に当たり，被告が，本件商標の商標登録を受けていることを奇貨として，原告に対し，上記各契約の締結を強制したような事情もみられない。かえって，平成１８年契約書では，「ＮＳＰは，原告の承認を得ずに本件商標の商標登録をした」との条項が設けられている一方で，原告は，ＮＳＰに対し，８年間という長期の契約期間にわたり，ＭＩＯＸの語を含む商標の使用を許諾していることからすると（甲８，乙１），少なくとも，この時点では，原告においても，ＮＳＰあるいはＮＳＰの代表取締役である被告が何らかの不正の目的をもって本件商標の商標登録出願をしたとの認識は持っていなかったものということができる。
さらに，原告が，本件商標の商標登録出願前にアメリカ合衆国等の外国で商標登録していた引用商標の指定商品は，「家庭用，商業用，産業用の浄水装置及びその交換部品」や「浄水装置及び殺菌装置」等であり，平成１９年１２月１４日付けで日本でした引用商標の商標登録に係る指定商品も第１１類の「水の処理用・浄化用及び殺菌用の機械器具，浄水装置，家庭用浄水器，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，し尿処理槽」（甲２）であるのに対し，本件商標の指定商品は，第７類の「化学反応・化学処理・酸化還元・化学物質供給・化学物質生成のための化学機械器具」であり，被告は，引用商標が販売に使用されている商品を直接その指定商品として本件商標の商標登録出願をしたものでもない。イ他方で，原告は，平成１６年契約書では原告が引用商標の権利者であることが承認されているところ，被告は原告に無断で本件商標の商標登録出願をした一方で，ＮＳＰの代表取締役として同契約書に署名しているのであるから，原告に対する詐欺的行為を自認していたものであると主張する。
しかしながら，平成１６年契約書を作成した段階で，原告が被告による本件商標の商標登録出願の事実を認識していたか否かは明らかでないが，原告の日本国内における販売代理店であったビー・エムの卸業者として，原告が製造した商品を日本国内で販売するに当たり，引用商標が日本で商標登録されていなかったことから，継続的な商取引を安心して行うためには商標登録制度の利用が必須であると考え，自ら本件商標の商標登録出願をしたという被告の主張に照らすと，引用商標についての原告の権利を承認することと，ＮＳＰの代表取締役である被告が自ら本件商標の商標登録出願をするという行動に出たことは必ずしも矛盾するものではないから，被告がＮＳＰの代表取締役として平成１６年契約書に署名したことをもって，本件商標が不正競争の目的又は不正の目的で商標登録されたものと認めることはできない。
また，原告は，ＮＳＰの代表取締役である被告が原告に対し，将来の交渉において自身が有利な立場を得るために本件商標の商標登録出願をしたと述べたことがあるとも主張しているが，被告がこのような発言をしたと認めるに足りる客観的な証拠はない。
ウ以上によれば，被告は，不正競争の目的又は不正の目的をもって本件商標の商標登録を受けたものであるとは認められない。
２取消事由１（商標法４条１項１０号に係る判断の誤り）について(1)前記１のとおり，本件商標は，不正競争の目的で商標登録を受けたものであるとは認められないから，本件商標が商標法４条１項１０号に該当するか否かを検討するまでもなく，原告は，本件商標が同号に該当することを理由として，当該商標登録を無効にすることについての審判を請求することはできない（商標法４７条１項）。
(2)小括
したがって，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（商標法４条１項１５号に係る判断の誤り）について(1)前記１のとおり，本件商標は，不正の目的で商標登録を受けたものであるとは認められないから，本件商標が商標法４条１項１５号に該当するか否かを検討するまでもなく，原告は，本件商標が同号に該当することを理由として，当該商標登録を無効にすることについての審判を請求することはできない（商標法４７条１項）。
(2)小括
したがって，取消事由２も理由がない。
４取消事由３（商標法４条１項１９号に係る判断の誤り）について(1)前記１のとおり，被告は，不正の目的をもって本件商標の商標登録を受けたものとは認められないから，本件商標が商標法４条１項１９号に該当するということはできない。
(2)小括
したがって，取消事由３も理由がない。
５結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          滝      澤      孝      臣裁判官          髙      部      眞規    子裁判官          齋      藤              巌
（別紙）
本件商標目録
商標の構成：
指定商品：第７類「化学反応・化学処理・酸化還元・化学物質供給・化学物質生
成のための化学機械器具」
（別紙）
引用商標目録
商標の構成：「ＭＩＯＸ」の文字からなる。
本件商標の商標登録前の日本国外における商標登録出願の状況ア平成４年（１９９２年）２月２７日，アメリカ合衆国において，「家庭用，商業用，産業用の浄水装置，およびその交換部品」を指定商品として商標登録出願イ平成４年（１９９２年）２月２７日，トリニダード・トバゴ共和国において，「浄水装置および殺菌製品」を指定商品として商標登録出願ウ平成４年（１９９２年）５月１５日，メキシコ合衆国において，「照明用，暖房用，蒸気生成用，料理用，冷却用，乾燥用，換気用，給水用，および衛生用設
備のための装置」を指定商品として商標登録出願


平成２８年９月２８日判決言渡
平成２７年(ネ)第１００１７号特許権侵害行為差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２５年(ワ)第２３７０２号）
口頭弁論終結日平成２８年６月１日
判        決
控訴人（一審原告）      株式会社遊気創健美倶楽部訴訟代理人弁護士     小   松   陽一郎
川   端   さとみ
森本   純
山崎道   雄
辻   淳子
藤野睦   子
大住   洋
中原明   子
補佐人   弁理士       西   教   圭一郎被控訴人（一審被告）       株式会   社ＭＴ   Ｇ
訴訟代理人弁護士     櫻林正   己
補佐人弁理士       小林徳   夫
主        文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及   び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２(1)被控訴人は，被告製品を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
(2)被控訴人は，被告製品，その半製品（被告製品の構造を具備するが製品として完成するに至らないもの）及び被告製品の製造に供する金型を廃棄せよ。(3)被控訴人は，控訴人に対し，２５００万円及びこれに対する平成２５年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権（特許第５３２９６０８号）を有する控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人の製造販売に係る被告製品は，本件発明の技術的範囲に属すると主張して，(1)特許法１００条１項及び２項に基づき，被告製品の製造，販売及び販売の申出の差止め，並びに被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに，(2)①不法行為（特許権侵害）に基づく損害賠償金１０００万円（被告製品の販売による損害額１１９５万２０００円〔特許法１０２条２項による損害額〕の一部），②特許法６５条１項に基づく補償金１５００万円（主位的に平成２４年１１月２９日から平成２５年８月２日までの実施料相当額３５８５万６０００円の一部，予備的に平成２５年４月３０日から平成２５年８月２日までの実施料相当額１５９３万６０００円の一部），並びに③これら（上記①の損害賠償金１０００万円及び上記②の補償金１５００万円の合計２５００万円）に対する平成２５年９月２８日（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして，控訴人の請求を棄却した。
１前提事実等
原判決の「事実及び理由」欄の第２，２に記載のとおりである。
２争点
本件の争点は，原判決の「事実及び理由」欄の第２，３に記載のとおりである。
３当事者の主張
当事者の主張は，以下に(1)控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人の反論，及び，(2)当審における当事者の補充主張を加えるほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３に記載のとおりである。
(1)控訴理由及び反論
（控訴人の控訴理由）
ア原判決は，争点２－イ（乙１５に基づく進歩性欠如の成否）の判断において，①本件発明１は，原出願特許の出願日において未開拓であった，化粧水と炭酸ガスとの混合液を顔肌等に吹き付ける美顔器に関するものであり，②本件発明１が，美観を高めるとともにその操作性をシンプル化するといった独自の課題を発見し，その作用効果が顕著であること，及び③各相違点の容易想到性を基礎付ける副引用例として挙げた乙１５に開示されたデスクトップ型美顔器及び乙１６技術は，本件発明１及び乙１５発明１と技術分野，課題，作用効果が異なるから，動機付けとなるものではない上に，各相違点を組み合わせることの容易想到性を検討するといった視点を欠落したものであって，その認定判断は誤りである。
イ相違点３について
(ｱ)原判決は，乙１５文献において噴出量調整用摘子をスプレー本体以外の場所に設けることが可能であることが示唆されており，乙１５発明１に乙１６技術の「つまみ７」を適用することで，相違点３に想到することは容易であるとした。しかし，乙１５文献には，乙１５文献に開示されたデスクトップ器体型美顔器の摘子１６がスプレー本体とは異なる前板２３の右下に位置していることの技術的問題及びそれを解消しようという点，並びに，スプレー本体に噴出調整用摘子を設ける構成の問題点や課題について，開示も示唆もされていない。したがって，デスクトップ器体型美顔器の開示が，それと全く構成の異なる乙１５発明１において，噴出調整用摘子をスプレー本体以外に設けようとする動機付けとなるものではない。また，①乙１６技術の技術分野は，浴槽内に，簡便に，二酸化炭素を細泡化して噴出させるとともに，浴湯内に効率よく二酸化炭素を溶け込ませることを課題，目的とした装置に関するものであって，美顔器とは課題も技術分野も異なる。乙１６技術の構成も，多孔体２２からガスが噴き出すものであり，スプレーガンタイプの乙１５発明１とは異なる。②本件発明１は，「円形調整用摘子１７」を具えることにより，ボンベからの炭酸ガス噴出調整もボンベを直視することなく軽快に行える等の顕著な作用効果を奏するものであるのに対し，乙１６技術の「つまみ７」は，そのような顕著な作用効果はない。③乙１５発明１には，既にスプレー本体後部に，異なる実施例も前板２３の右下に，それぞれ噴出調整用摘子が存在しているから，ボンベ上方位置にガス噴出調整機構の位置を変更したり，２か所も設ける必要なないから，阻害要因がある。
(ｲ)原判決は，乙９の１～４文献についても言及する。しかし，乙９の１～４文献は，いずれも「塗装用スプレー」に関するものであって美顔器とは異なる技術分野に関するものであり，作用効果については記載されていない。また，乙９の１及び２文献においては，スプレー本体での噴出調整が予定されており，「円形調整用摘子」に相当する構成は開示されていない。よって，乙９の１～４文献は，相違点３の容易想到性を導く公知文献とはなり得ない。
(ｳ)原判決は，乙１５文献の図２及び図５に，ボンベＢの上部構造体側部に摘みのような部材が見て取れると指摘する。


しかし，乙１５発明は，スプレー本体に設けられた噴出調整用摘子でガス噴出量を調整する発明であり，炭酸ガス供給用ボンベＢの上部に流量調整用摘子を設ける構成は開示も示唆もされていない。「摘みのような部材」というのは，ネジ部材にすぎない。
(ｴ)よって，原判決の相違点３に関する判断は誤りである。
ウ相違点４について
(ｱ)原判決は，乙１５文献に炭酸ガスボンベを隠蔽する動機付けがあり，これに乙１４技術及び乙２０技術を適用することで，相違点４に想到することは容易であるとする。
しかし，乙１５文献に開示のデスクトップ器体型美顔器は，筒体構成でガスボンベを覆うことまでの動機付けとなるものではないし，乙１４技術及び乙２０技術は，乙１５発明に適用容易なものではない。
(ｲ)乙１５文献のデスクトップ器体型美顔器は，単にガスボンベを前板で遮蔽するだけであって，ガスボンベの外観自体はむき出しである。これに対し，本件発明の課題は，デスクトップを用いない持ち運び可能な美顔器に関するものであり，その解決手段は，ガスボンベそのものを収納する直立型ボンベ収納ボックスを設けるものであって乙１５文献に表れた技術思想とは異なる課題を探求するものである。したがって，乙１５文献におけるデスクトップ器体型美顔器を相違点４の容易想到性を導く根拠として挙げた原判決の判断は，誤りである。(ｳ)原判決が挙げた乙１４技術及び乙２０技術は，いずれも，乙１５発明，本件発明及び原告旧製品とは，技術分野，課題及び作用効果が異なる。すなわち，①乙１４技術は「酸素ガス供給機」に関するものであり，乙２０技術は「カートリッジとして交換可能に形成されたガスボンベを用いて液体を霧状に噴出する噴霧装置」に関するものであって，化粧水と炭酸ガスとの混合液を顔肌等に噴霧状に吹き付ける美顔器である本件発明及び原告旧製品とは，技術分野が異なるし，乙１４技術及び乙２０技術はいずれもエアゾールの類であって，スプレーガンタイプの乙１５発明１とは具体的構成も異なる。また，②乙１４技術の課題は，従来の簡易型酸素ガス供給器において，供給源とマスクが離れた位置にあって，手元でガスの供給と吸引の双方をなすのに不適であり，マスクをノズルへ差し込む形状を作らねばならない設計上の制限があり，保管するスペースが必要というものであり，乙２０技術の課題は，一旦装置本体に装着されても安全に取り外しができ，再利用できるガスボンベカートリッジを用いた噴霧装置を提供することであって，いずれも，美顔器の美観の問題と操作性の難といった課題と関連性がない。さらに，③乙１４技術のガス制御機構及び乙２０技術のハウジングは，いずれもせいぜいガスボンベを収容するというものにすぎず，本件発明の上側筒体のもつ，美観の問題を克服しつつ，ガス噴出調整を快適に行うという顕著な作用効果はない。④乙１４技術ではボンベ上方にレバー形式の操作具６のみが存在し，乙２０技術ではボンベ上方に操作釦２１のみが存在するが，乙１５発明には，スプレー本体か前板に噴出調整用摘子１６が既に存在するので，いずれも組み合わせることが困難である。しかも，乙１４技術は，供給源とマスクが離れた位置にある構成の特徴を従来技術の問題としているから，乙１５発明１のようなスプレーガンタイプを忌避しているといえる。
エ相違点１，２及び５について
(ｱ)原判決は，相違点１及び２につき，乙１５発明１に乙１６技術を適用し，相違点５につき，乙１５発明に乙１４技術及び乙２０技術を適用することで，いずれも容易想到と判断する。
しかし，乙１５発明１及び乙１５発明に，技術分野，課題及び作用効果のいずれも異にする乙１４技術，乙１６技術及び乙２０発明を適用している点で誤りである。(ｲ)原判決は，相違点１について，「ガスを外部に取り出す構成が必要」としか言及しておらず，このような必要性からどのようにして相違点１に想到するのかの理由を明らかにしていない。
(ｳ)原判決は，相違点２について，「ガスを取り出すための構成」と評価するのみで，安易に乙１６技術を適用している。
(ｴ)原判決は，相違点５について，乙１５文献には，ガスボンベ側を直立させることが開示されているから，乙１５発明１に乙１４技術又は乙２０技術を適用する際に，直立型に構成することは，当業者が容易に想到し得たとしか述べていない。
オ複合的相乗的作用効果の視点
本件発明の作用効果は，複数にわたる構成の組合せによって実現される。そのため，各相違点について個別に容易想到性を論じるだけではく，各相違点に係る構成（円形調整用摘子，直立型ボンベ収納ボックス等）を美顔器と共に組み合わせ，複数の作用効果を見出した点に着目すべきところ，このような組合せによって美観及び操作性の難を克服することを示唆する公知文献はない。また，原判決が相違点を開示する副引用例として挙げる構成は，美顔器・美容機器とは別の技術分野のものだから，そのような構成を美顔器・美容機器に応用した点に創作性があるというべきである。
よって，本件発明１は，乙１５発明等に基づき容易想到とはいえない。
カ本件発明３～６の進歩性
原判決は，本件発明３につき，相違点１～５のほか相違点６を，本件発明４につき，相違点１～５のほか相違点７を，本件発明５につき相違点１～５のほか相違点８を，本件発明６につき，相違点１～５のほか相違点９をそれぞれ認定したが，結論として，乙９等に基づき周知手段を認定した上，これを乙１５発明に適用することで容易想到であると判断した。
しかし，上記のとおり，相違点１～５が容易想到ではなく，乙９等が周知技術ではなく，また，乙１５発明に適用容易でないため，相違点６～９が容易想到ではない。
よって，本件発明３～６につき，進歩性欠如の無効理由がある旨判断した原判決は誤りである。
（被控訴人の反論）
ア本件発明１と，乙１５発明１との違いは，文章にすると５つの相違点となるが，要するに，「乙１５発明１の炭酸ガスボンベがケースで覆われているか否か」（相違点１，２，４及び５），並びに，「そのケースの上方に，炭酸ガスの流量を調整するダイヤルが設けられているか否か」（相違点３）である。
イ相違点３について


(ｱ)控訴人は，乙１５文献の図５に噴出調整用摘子１６がスプレー本体１以外のデスクトップ器体の前板２３に設けられる構成があるとしても，摘子の位置に関する技術的な問題点の開示や示唆はなく，乙１５発明１においてスプレー本体１以外に噴出調整用摘子を設ける動機付けにならない，と主張する。しかし，乙１５文献に，スプレーに噴出調整用摘子を設ける構成と，スプレー以外に噴出調整用摘子を設ける構成とが記載されている一方，噴出調整用摘子を設ける位置に関する問題点が開示されていないから，噴出調整用摘子を設ける位置は任意であり設計事項にすぎない。
よって，乙１５文献に，スプレー以外に噴出調整用摘子を設けた実施形態も存在すること自体が，噴出調整用摘子の位置変更の容易性を示すものである。(ｲ)控訴人は，原判決が，乙１５文献の図２及び図５にはボンベの上部構造体側部に摘みのような部材が見て取れると指摘したのに対し，２か所による噴出調整の必要性はないため事実誤認である，と主張する。しかし，乙１５文献の図２，図５には，ボンベの上部構造体側部に「摘み」としか見えない部材が図示されている。原判決の判断に誤りはない。(ｳ)控訴人は，乙１６技術と乙１５発明１とは，技術分野及び課題が相違し，乙１６技術には乙１５発明１の作用効果が欠如するから，これらの組合せに動機付けがない，と主張する。
しかし，①両者は，ガスボンベに装着してガスを噴出させる構造物を具える点で技術分野が共通し，②本件発明１の課題は，ガスボンベに装着してガスを取り出す装置一般に存在する公知の課題にすぎないし，③「ボンベから炭酸ガス噴出調整もボンベを直視することなく」できる点は，相違点３の作用効果ではなく，ボンベを覆う上下筒体（相違点４及び５）による作用効果である。また，「噴出調整が軽快に行える」という作用効果は，乙１６文献の「つまみ７」も一方向及び反対方向に水平回転可能であり本体１の上方で操作可能であるから，同様の効果を奏する。(ｴ)控訴人は，乙１５発明において，ガス噴出調整機構を２か所に設ける必要はないから，乙１６技術と乙１５発明１との組合せに阻害要因がある，と主張する。
しかし，２か所にガス噴出調整機構を設ける構成は，乙９の１～３文献にも記載されており，動機付けになっても阻害要因にはならない。(ｵ)控訴人は，乙９の１～４文献は美顔器と技術分野が異なり課題や作用効果も記載されておらず，乙９の１～３文献は円形調整用摘子に相当する構成の開示はない，と主張する。
しかし，本件発明１及び乙１５発明１の美顔器と，乙９の１～４文献の塗装用スプレーとは，噴霧する液体が化粧水か塗料かの相違にすぎない。また，乙９の１及び２文献には，乙９の３及び４文献でボンベに装着されるエアー調整バルブを備えた製品が掲載されているから，阻害要因はない。
ウ相違点４について
(ｱ)控訴人は，乙１５文献には筒体でボンベを覆うことの動機付けとなるものはなく，乙１４技術及び乙２０技術は乙１５発明に適用容易ではない，と主張する。
しかし，乙１５文献の【０００６】には，「炭酸ガス供給用ボンベを遮蔽して違和感を無くする」との記載があるから，「ボンベが目に触れると違和感が生じる」という課題が開示されている。そして，ボンベを遮蔽する手段として，ボンベを着脱可能な上下筒体に収納する構成は，乙１４技術及び乙２０技術から公知であり，これを乙１５発明１に適用することは，動機付けの存在から容易に想到し得る。(ｲ)控訴人は，乙１４技術及び乙２０技術は，美顔器ではなく技術分野が相違する，と主張する。
しかし，本件発明の実態は，「ガスボンベに装着してガスを取り出す構成」と「これにホースで接続され化粧水と炭酸ガスを混合して噴霧するスプレーとを備えた装置」であり，乙１４技術及び乙２０技術もガスボンベに装着してガスを取り出す構成を具えている点で技術分野が共通する。
(ｳ)控訴人は，乙１４技術及び乙２０技術は，せいぜいガスボンベを収容するにすぎず，本件発明の複合的作用効果（美観及びガス噴出調整）を奏しない，と主張する。
しかし，乙１４技術及び乙２０技術は，いずれもガスボンベを遮蔽して目に触れない状態で収容しており，本件発明の美観に関する効果を発揮している。また，「ガス噴出調整を快適に行う」効果は，相違点３によるものだが，乙１４技術及び乙２０技術でも上方に操作具があるため，ガス噴出調整を軽快に行うことができ，変わりはない。
(ｴ)控訴人は，乙１４技術及び乙２０技術は既にボンベ上方に操作具があるため，乙１５発明１との組み合わせは困難，と主張する。しかし，上述イ(ｴ)のとおり，２か所にガス噴出調整手段を設ける構成は乙９の１～３文献にも開示されており，阻害要因とはならない。(ｵ)控訴人は，乙１４技術は乙１５発明１のようなボンベとスプレーが離れた構成を忌避している，と主張する。
しかし，乙１４技術のボンベを収納する構成は，乙１５発明１に適用する阻害要因とはならない。
エ相違点１，２及び５について
(ｱ)控訴人は，原判決における乙１４技術等の構成の動機付けの根拠は具体性を欠き，相違点１については「ガスを外部に取り出す構成が必要」としか言及しておらず乙１６技術が適用可能な理由を明らかにしていないこと，相違点２については「ガスを外部に取り出すための構成」との評価だけから，乙１６技術を組合せ容易であるとしたのは誤り，と主張する。
しかし，乙１５発明１は，ガスボンベからガス供給用パイプへとガスを供給するから，ガスをボンベ外部に取り出す構成が必要なことは明らかである。そして，そのためには，乙１５発明１のボンベとこれに装着された上部構造体との関係が問題となり，乙１６技術は，ボンベの上部に装着されてガスを取り出すための構成である本体１が記載されており，乙１５発明１と技術分野，機能及び作用が共通するから，乙１６技術を乙１５発明１のボンベと上部構造体の関係に適用し，相違点１及び２に係る構成とすることは容易想到である。
(ｲ)相違点５は，乙１５発明１に乙１４技術又は乙２０技術を適用すると必然的に得られる構成である。
オ複合的相乗的作用効果等について
(ｱ)控訴人は，複合的相乗的作用効果がある，と主張する。しかし，このような効果は，本件明細書には記載されておらず，本件出願後に控訴人が主張し始めたものである上，本件発明１の構成が容易想到である以上，当該構成により当然発揮されるものにすぎない。
(ｲ)控訴人は，副引用例である乙１４技術，乙１６技術及び乙２０技術は本件発明の「美顔器」とは異なる技術分野に属し，技術分野の関連性は認められない，と主張する。


しかし，乙１４技術，乙１６技術及び乙２０技術は，いずれもガスボンベに装着してガスを取り出す構成を具えている点で本件発明と技術分野が共通する。
カ本件発明３～６について
控訴人は，本件発明１の相違点１～５が容易想到でないこと等を理由に，本件発明３～６は容易想到ではない，と主張する。
しかし，上述イ～エのとおり，相違点１～５は容易想到である。
(2)当事者の当審における補充主張
ア争点１－ウについて
（控訴人）
本件発明は，単にスプレーに噴出調整用摘子を設けた構成を問題としているのではなく，スプレーに「のみ」噴出調整用摘子を設ける構成の問題点を解決課題とし，その点を克服した顕著な作用効果を奏するものである。本件意見書（乙１の８）においても，上側筒体に円形調整用摘子がなく，スプレーにのみ噴出調整用摘子を備える構成として，乙１の５の２の考案を挙げ，当該考案との比較において，「上側筒体に円形調整用摘子がある」構成の作用効果を説明している。ここでは，円形調整用摘子を設けずにスプレー本体Ｓにのみガス流出調整機構を設ける構成を忌避しているものの，被告製品１，２のような「上側筒体に円形調整用摘子あり＋エアスプレー本体Ｓにガス流出調整機構」構成については，何も言及していない。
したがって，本件発明においては，上側筒体の上方に円形調整用摘子を備えていればよく（構成要件Ｅ１－２），構成要件Ｂ「スプレー本体Ｓ」には，流量調整機構が備わるものも含まれる。
実際に，スプレーにエア調整用ダイヤルを設けた被告製品１及び２は，乙１の８で示された解決課題を克服するものとなっている。また，被告製品１及び２は，本件発明と同じ顕著な作用効果を奏する。
（被控訴人）
控訴人は，本件意見書において，スプレー本体に噴出調整用摘子を設けた構成を除外する趣旨の主張をし，直立型ボンベ収納ボックスＸの上側筒体１の上方に「円形調整用摘子１７」を設けた構成によって達成される効果として，円形調整用摘子１７をスプレー本体Ｓに設けないため，スプレー本体Ｓの構成を簡素化して，小形軽量化を図ることができること，を主張していた。これらの効果は，いずれも「円形調整用摘子１７をスプレー本体Ｓに設けない」ことによる効果に他ならず，「円形調整用摘子１７をスプレー本体Ｓに設けてもよい」こととは矛盾する。よって，控訴人は，出願経過において，本件発明の技術的範囲から「円形調整用摘子１７をスプレー本体Ｓに設けた」構成を排除していることは明らかであり，同構成を有する被告製品は，本件発明の技術的範囲に含まれない。
イ争点１－エについて
（控訴人）
本件発明における上側筒体は，構成要件Ｅ～Ｅ１－５の構成を備えていればよく，外部カバー自体が「流路形成・噴出調整機構」の一部になっていることを要するといった限定など存在しない。
本件明細書では，１つの実施例として，炭酸ガス供給用ボンベＢが外部カバーとは別の内筒７に装備されたソケット部５のネジ孔６に捻じ込まれるとされ，ガス流通路は，ソケット部に螺着されたノズル部１０における噴出用管１１，内孔１２，ノズル孔１３によって形成されるとされている（本件明細書【００２０】，【００２１】）。かかる構成と被告製品の構成とは，実質的に差異はない。
（被控訴人）
被告製品のレギュレーターとカバーは，本件発明の「上側筒体１」に該当しない。本件発明の「上側筒体１」とは，実施例に開示されているように，「上側筒体１の外部カバー自体がノズル部１０に形成されたガス流通路等と一体化しており，かつ，「円形調整用摘子１７」が外部カバー自体に装着される構成である」と解されるべきである。本件発明の「上側筒体１」は，実施例から上位概念化されて機能的に表現されているが，本件発明の実施例において，円形調整用摘子１７は，上側筒体１の外部カバー自体に装着されており，かつ，外部カバー自体が流路形成・噴出調整機構と一体化した構成を指すものとされている。そうすると，本件発明の「上側筒体１」とは，実施例に開示されているように，「円形調整用摘子１７が上側筒体１の外部カバー自体に装着されており，かつ，外部カバー自体が「流路形成・噴出調整機構」の一部となっている構成」である。
しかし，被告製品では，「流路形成・噴出調整機構」（本件発明の構成要件Ｅ１－４及びＥ１－５の機能を担う構成）は，内部構造物である「レギュレーター」が担っている一方，被告製品のカバーは，レギュレーターと別部材の，「レギュレーター」を覆うだけの「化粧カバー」であり，両者を併せた構成は，本件発明の「上側筒体」に該当しない。
ウ争点２－ウについて
（被控訴人）
(ｱ)本件特許は，本件発明３のみならず，本件発明１及び４～６についても，本件小型器の公知・公用に基づく進歩性の欠如によって，特許無効審判により無効にされるべきものである。
(ｲ)本件小型器と業務用大型器は，本件イベントで同時に発表され，発売開始も同じ２００８年９月である。発売開始まで１月もない本件イベント時点では，オリジナルの金型も完成し，本件小型器の製造を開始していたと思われる。(ｳ)控訴人従業員のＡ（「Ａ」）は，本件イベントにおける本件小型器に関するインタビューに答えて，「本件小型器を美容院やエステ，整骨院などで販売する」旨や，「化粧水の種類に応じて価格が異なる」ことを具体的に述べているから，本件イベントにおける本件小型器の展示は，譲渡等を前提としての営業活動に該当する。(ｴ)本件小型器は，本件イベントまでに，本件イベント会場にて組み立てられたものと考えられる。
(ｵ)本件イベント当日，サンプル品として展示されていた本件小型器の天板上部には，乙３７の１の９の印刷された「天板シール」（本件印刷物）が貼付されていた。この天板シールには，回転により開閉量が異なることが線の長短によって示されている。
(ｶ)本件小型器のサンプル品４０台が，平成２０年９月１日の市販開始に間に合わせるために，営業目的で実際に主要取引先に配布された。
（控訴人）


(ｱ)本件イベントにおいて展示されたのは，本件小型器と同種の商品であるが，量産化する前のサンプル品であって，内部構造は本件小型器とおおよそ同一であるが，外観等の細部が異なるものであった（その詳細については，甲２５の４の４枚目参照）。そのため，本件イベント時に展示された包装は，本件小型器のものと外観や部材の配列等が相違しているし，この段階でのサンプル品には，天面プレートに開閉表示が存在していなかった。天面プレートの開閉表示を決定したのは，本件イベント当日であり（甲２１の１～４），ラフデザイン（甲２２の１～４），イメージ図（甲２２の５）及び製品図面（甲２２の６）には，本体ケースの上部に何も記載されていない。
本件印刷物は，印刷物にパウチを施したもので，シールではなく，実際の開閉方向と逆を表示している。甲２５の４の４枚目には，「減圧弁天面銘板シール：７月内に仕様確定必要」と記載されており，控訴人が上記サンプル品を受領した時点では，天面の表示は決まっていなかった。天面部分のシールが存在しないのは，本件印刷物に係る表示が廃案となったからである。
本件小型器を製造した日本炭酸瓦斯株式会社（「日本炭酸瓦斯」）は，平成２７年１２月２２日に行われた審尋において，本件小型器とは無関係の図面「製品仕様書製品名：アトマイザーＴＭＳ－０１」と題する書類を提出するなど，当時のことを十分に調査していなかったのであり，天面シールについても不正確な説明をしている。
天面開閉表示以外のシール・表示は，本件小型器のサンプル品の納品前に，控訴人において決定し，日本炭酸瓦斯に貼付け等を指示した（甲２８の１～３）が，控訴人は本件印刷物を受領したことはない。
(ｲ)本件イベントにおいて展示された本件小型器にボンベが装着されていたかは不明であり，カップにはミネラルウォーターしか入っていなかったから，本件小型器は使用可能な状況になかった。本件小型器は，ボンベを装着しないとケース（上側筒体）が外れやすいが，上部のみを持ち上げない限りは，安定して直立するから，本件小型器が直立して展示されていることは，ボンベが装着されていないことの根拠とはならない。
(ｳ)本件イベントにおいて展示された本件小型器は，化粧水は正常に噴霧するか，ガス漏れはないか，使用上に不都合はないかといった確認を行うためのものであるから，これでデモンストレーションを行ったり，来場者に使用可能な状況で触らせることはあり得ない。
(ｴ)被控訴人は，Ａが，本件小型器の販売先や価格を回答している（乙８の２）から，本件イベント時に本件小型器の販売意思があったと主張する。しかし，乙８の２は，本件イベント終了後の平成２０年８月２５日ころにアップロードされたものであり，本件イベント時には，本件小型器の販売先や価格等を公表していない。
(ｵ)被控訴人は，販売開始から１か月もない本件イベント時点では，オリジナルの金型も完成し，本件小型器の製造を開始していたから，控訴人には，本件小型器の販売能力があったと主張する。
しかし，仮に，金型等が出来上がっていたとしても，控訴人は，製品テストや細部の仕様変更等の検討を行っていた段階であって，本件小型器を販売してはいなかった。天面プレートの開閉表示は，本件イベント当日に案が確定した段階であり，本件イベント後に包装の変更も行った。また，本件イベント時には，販売価格も正式には確定していなかった。
(ｶ)本件小型器のサンプル品は，平成２０年７月末ころに，控訴人に４０台納品された。控訴人は，これらを，控訴人従業員７名程度による使用感のモニターテスト及び，控訴人実施の消費・耐久テストに使用した。控訴人は，本件小型器のサンプル品を顧客取引先に配布したり，第三者に開示してはいない。
エ争点２－エについて
（被控訴人）
本件小型器の本体ケース上部にはダイヤル（円形摘子）があり，そのダイヤルの側面にはギザギザがあり，上面に「開閉」の文字と「矢印」の表示がある。そこに表示された矢印から，一方向及び反対方向に水平回転可能なことが，「開閉」の文字から，一方向は開く方向で反対方向は閉じる方向であることが明白である。本体に炭酸ガスボンベを収納することは外観から明らかだから，本件イベントで本件小型器の同表示を見た者は，このダイヤルの回転により炭酸ガスの開閉調整を行うものと理解する。
（控訴人）
本件小型器の本体ケース上部には，開閉表示はなく，多数の縦溝が存在するとはいっても，当該部分がダイヤルであり，その回転によってガスの流量を調整できることを示す情報はない。よって，当業者においては，本体ケースの上部につき，例えば，①本体ケース内に部材を取り付けたり，本体ケース内の不要物を取り出すためのキャップ・蓋部分と理解し，②本体ケースの上部そのものが蓋・キャップではないとして，本体ケースの他の部分を開閉するための滑り止め部材と理解し，又は，③筐体内部の結露，こぼれた化粧水その他，筐体内の不要物を排出するための部材の開閉のためのものと理解するのであって，当該部分をガスの流量調整とは関連付けない。
しかも，原告旧製品は，ボンベではなく，アトマイザーの後部のネジ部分でガス流量調整を行い，本件小型器にもアトマイザーの後部にネジ状の部材が存在するから，当業者は，本件小型器の外観を見て，本体ケースの上部でガス流量調整を行うとは考えない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の請求を棄却した原判決は，結論において正当であると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１争点２（本件発明についての特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
(1)事案にかんがみ，まず，争点２－ウ（本件小型器の公知・公用に基づく新規性又は進歩性欠如の成否）について検討する。
(2)認定事実
ア日本炭酸瓦斯は，控訴人から本件小型器の製造を発注され（甲１６），平成２０年５月１２日，控訴人に対し，本件小型器について当初のデザインを提案した（甲２２の１）。その後，同年６月まで，日本炭酸瓦斯と控訴人との間で，本件小型器のデザインの改良について協議が行われ，同月５日，控訴人は，デザインを決定した（甲２２の２～４）。
控訴人と日本炭酸瓦斯は，同年７月１１日までに，日本炭酸瓦斯が，控訴人に対し，本件小型器のサンプル４０台を作成して納品することを合意した（甲２５の４）。イ日本炭酸瓦斯は，同年７月１６日ころ，控訴人に対し，業務用の大型美顔器の納入仕様書を交付した（甲２８の４）。


ウ日本炭酸瓦斯は，同年７月１７日までに，本件小型器の試作品を１台作成した（甲２５の４）。控訴人は，同月２日から２５日にかけて，日本炭酸瓦斯に対し，本件小型器に使用する識別シール，ボンベに印刷するロゴなどの詳細を指示し，調整した（甲２８の１～３）。天面プレートのデザインについても，他の識別シール等と同様，この段階で具体的に検討され，控訴人から日本炭酸瓦斯に対して詳細なデザインの指示や調整がなされ，実際の開閉方向とは逆の表示がされる本件印刷物が提示されたこともあった（乙３７の１の９，乙３８の写真⑬⑭）。なお，本件印刷物の天面プレートは，実際の開閉方向とは逆の表示がされている上，シール加工がされておらず，一枚も欠けていないから，本件小型器に貼付されたものではなく，デザイン検討の段階で提案されたものである。
控訴人と日本炭酸瓦斯は，同年７月２５日までに，本件小型器の前記サンプル品４０台について，更にその内容を検討し，量産品とほぼ同等であるが，印刷物については現状想定のものを日本炭酸瓦斯にて制作し，化粧箱等については現状想定のものを業者で手作り加工し，量産する場合に調整すること，減圧弁天面銘板シールは，７月内に仕様を確定する必要があることなどを決定した（甲２５の４）。日本炭酸瓦斯は，同年７月３１日までに，本件小型器の設計図面を作成した。本件小型器においては，ガスボンベの流量調節ダイヤルの上部には，天面プレートが置かれ，ダイヤルのねじを覆い隠す構造となっていた。（甲２２の６）エ控訴人は，平成２０年８月４日，日本炭酸瓦斯に対し，本件小型器の天面プレートのデザインの変更依頼をした。当時の案によれば，天面プレートのデザインには，時計回りに回せば「開」，反対に回せば「閉」という表示がなされていた。
（甲２１の１，２）
控訴人は，同月５日，日本炭酸瓦斯に対し，本件小型器の天面プレートの案を決定し，商品化を指示した（甲２１の３，４）。
オ本件イベントが，平成２０年８月５日，「パシフィコ横浜」で開催された。本件イベントにおいては，美容関係者がその技術やセンスを競うコンテストが行われ，同時に，美容関係機器等のブースが設けられており，控訴人もブースを設けた。控訴人のブースにおいては，業務用に開発された大型の美顔器である「炭酸ミストシャワープロ仕様大型機」（業務用大型器）及び本件小型器が展示されていた（乙８の１，２）。
カ本件イベントにおいては，組み立てられてカップに液体が入った状態の本件小型器と，化粧水・炭酸ガスボンベのカバー部分・炭酸ガスボンベ２本及びスプレーが並べられた状態の化粧箱が展示されていた（乙８の２）。化粧箱の中の各部品等の配置は，量産品の配置とは異なっていた（甲２３）が，天面板シールについては，開閉表示のされたものが貼付されていた。
キ控訴人は，本件イベントにおいて，来場者に体験させるなどして，業務用大型器及び本件小型器を多数の美容関係者の面前で使用し，また，これらについて，化粧水と炭酸ガスとを混合して霧状に吹き付けるものである旨等を説明した（乙８の１，２）。
クＡは，本件イベントにおいて，業界関係者の取材に応じ，本件小型器を実際に示した上で，本件小型器は家庭で使用されることを想定していること，流通としては，美容院，エステ及び整骨院などでの販売を予定していること，顧客は炭酸ボンベ及び化粧水も取扱い美容院などで購入できることを説明した（乙８の２）。取材者は，この内容を写真付きで，平成２０年８月２５日にインターネットで公表した（乙８の２）。
ケ控訴人の顧問であるＢ（「Ｂ」）は，控訴人に対して知的財産権関係のアドバイスを行っていたが，本件小型器が本件イベントにおいて展示されることは事前に認識していなかった。控訴人が本件特許出願を決めたのは，本件イベントの後であった。（甲１８）
コ控訴人は，平成２０年８月７日までに，本件小型器の消費テストを行った（甲２７）。
サ控訴人は，平成２０年９月２６日，日本炭酸瓦斯から，本件小型器の仕様書を受領した（甲２５の５）。
(3)控訴人の主張
ア上記(2)カの認定に対し，控訴人は，本件イベントにおいて展示された本件小型器の天面には開閉表示がなかったと主張し，甲３１（控訴人代表者の陳述書）はこれに沿う。
しかし，控訴人の主張を裏付ける客観的証拠は提出されておらず，かえって，天面板シールは，平成２０年７月２５日までに他のシール等と併せて仕様を確定する必要があることが認識されており，かつ，その頃想定されていた仕様のものを日本炭酸瓦斯で制作するとされていたこと（甲２５の４）からすれば，何らかの開閉表示のされたシールが貼付されていたものと認めるのが相当である。控訴人の主張には，理由がない。
イまた，控訴人は，特許出願のためには出願前に発明内容を他社に知られてはならないことを認識していたから，本件小型器については，本件イベントにおいて，実演，操作説明その他詳細な製品説明，内部構造の開示を行っていないと主張し，甲１６～１８はこれに沿う。
しかし，本件発明１の構成要件のうち，Ｂ２，Ｂ４，Ｃ１～３，Ｆが本件小型器の展示によって公知となったことは争いがなく，かつ，本件小型器は炭酸ガスと化粧水を混合した上で顔面等に吹き付けるためのものであって，その展示態様と業務用大型器の実演や説明から，ガスボンベが本体内部に入っており，スプレーガンに付属したカップ内に化粧水が入れられるべきものであること，本体上部とつながった管を通って炭酸ガスがスプレーガンに到達すること，炭酸ガスと化粧水が混合されたものが，スプレーガンのレバーを操作することによってその先端から噴射されることは容易に看取されるといえる。本件イベント当時，特許出願のためには出願前に当該特許発明の内容を他者に知られてはならないことを認識していたのであれば，このような，公然知られた又は公然実施をされたと判断される可能性がある展示方法を，採用することは不自然である。
控訴人は，本件小型器展示の目的を，美容院での施術の雰囲気を出すためなどと主張するが，上記のような可能性のある展示方法を，雰囲気を出すといった曖昧な目的のために行うのは不合理である。しかも，本件イベントにおいて，控訴人が，本件小型器を組み立て，液体をカップに入れた，少なくとも外観上すぐに実演できるような状態で展示しながら，他方で，来場者の質問を受け付けなかったり，本件小型器の実演を拒んだりしたとは想定し難い。


上記(2)ケで認定したとおり，控訴人において知的財産権関連業務を行っていたＢが，本件イベントにおける展示を事前に認識していなかったこと，本件特許出願を決めたのが本件イベントの後であったことからすれば，本件イベントへの本件小型器の出品は，本件特許出願前には当該特許発明の内容を知られてはならないという意識を欠いたまま行われたものであり，本件小型器の実演や説明も，業務用大型器と同様に行われたと認めるのが相当である。
控訴人の主張には，理由がない。
ウさらに，控訴人は，本件イベントにおいては，本件小型器の実演，操作説明その他詳細な製品説明や，内部構造の開示等が行われておらず，公然性の要件を欠き，本件小型器の展示は，「特許製品以外の製品の宣伝活動や営業活動のための展示又は客寄せのための展示」にすぎず，譲渡等を目的としたものではないから，公然と「実施」したとはいえない，と主張する。
しかし，上記(2)キ及び(3)イで認定したとおり，本件イベントにおいては，本件小型器の実演及び説明が行われ，展示とあいまって内部構造をも知り得る状態にあったと認められる。
控訴人の主張には，理由がない。
(4)上記(2)キ及び(3)イで認定したとおり，本件小型器は，本件イベントにおいて使用された。さらに，上記(2)で認定した事実から，本件小型器が公然と使用されたことに基づいて本件発明１，３～６の新規性又は進歩性が欠如したといえるかについて検討する。
ア本件発明１について
(ｱ)構成要件Ｂ２，Ｂ４，Ｃ１～３及びＦが，本件小型器の展示によって公然知られたことについては，当事者間に争いがない。
(ｲ)構成要件Ａについて
化粧箱の中に，組立て前の本件小型器の本体カバーとガスボンベとが展示されていることから，組立て後の本件小型器の本体カバーの中にはガスボンベが入っていることが理解できること，組立て後の本件小型器の本体カバーとスプレーガンとが白いホースでつながっていることが看取されること，本件イベントにおいて，控訴人は，本件小型器が炭酸ガスと化粧水とを混合して吹き付けるものである旨を説明していることから，「炭酸ガスを導く可撓性ホースＰ」は，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
(ｳ)構成要件Ｂについて
本件小型器のスプレーガンが，スプレーであることは，水鉄砲のような形状及び，本件小型器が炭酸ガスと化粧水とを混合して吹き付けるものである旨の控訴人の説明から理解できるから，「スプレー本体Ｓ」は，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
ａ構成要件Ｂ１について
「スプレー本体Ｓ」である本件小型器のスプレーガンが，白いホースに接続されていることは，外観上明らかであり，当該白いホースが「炭酸ガスを導く可撓性ホースＰ」であることは，上記(ｲ)のとおり明らかであるから，スプレー本体Ｓが「可撓性ホースＰの一端部に接続され」ることは，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
ｂ構成要件Ｂ３について
本件イベントにおいて，組立て後の本件小型器の本体にカップが設けられていること，そのカップの中には液体が入っていること，控訴人は，本件小型器は炭酸ガスと化粧水とを混合して吹き付けるものである旨を説明していることから，カップに入っている液体は，化粧水であることが理解でき，「スプレー本体Ｓに設けられ，所定量の化粧水を収納するカップ２９」は，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
ｃ構成要件Ｂ５について
上記ａのとおり，スプレー本体Ｓが炭酸ガスを導くホースＰに接続されていることは明らかであり，本件小型器のスプレーガンにレバー様の操作部があることは外観上見て取れるから，「可撓性ホースＰからの炭酸ガスを，操作部３０の操作によって開閉し」は，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
ｄ構成要件Ｂ６について
上記ｃのとおり，操作部３０の操作によって開いている状態で，可撓性ホースＰから炭酸ガスがスプレー本体内を噴出ノズル３１側へ噴出されることは明らかであり，上記ｂのとおり，カップ２９には化粧水が入っていることは明らかであること，本件小型器が炭酸ガスと化粧水とを混合して霧状に吹き付けるものである旨の控訴人の説明からして，「操作部３０の操作によって開いている状態で，可撓性ホースＰから導かれた炭酸ガスを，噴出ノズル３１から噴出させて，カップ２９内の化粧水とともに，炭酸混合化粧水を，霧状に噴射するスプレー本体Ｓ」は，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
(ｴ)ａ構成要件Ｃについて
本件小型器が炭酸ガス供給用ボンベを用いることは，本件イベントにおいて，化粧箱に組立て前の本件小型器の本体と共に，ガスボンベが並んでいること，本件小型器が炭酸ガスと化粧水とを混合して吹き付けるものである旨の控訴人の説明から理解できるから，「炭酸ガス供給用ボンベＢ」は，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
ｂ構成要件Ｃ４について
本件イベントにおいて，化粧箱に入った炭酸ガスボンベの上部外側にねじの溝があること，化粧箱の中では炭酸ガスが出ない状態になっていることから，炭酸ガスボンベの上端の噴出口には封印膜があるものと理解でき，「上端噴出口頭部３に設けられる封印膜３ａとを有する炭酸ガス供給用ボンベＢ」は，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
(ｵ)構成要件Ｄについて
本件小型器本体の天面に，開閉表示がなされていたこと，下記(ｶ)のとおり，本件小型器本体には炭酸ガスボンベが収納されていると理解できること，本件小型器を用いたデモンストレーション時には，炭酸ガスの量を調整する必要があり，その際，本件小型器上端の円形つまみを操作したことから，「一方向および反対方向に水平回転可能な円形調整用摘子１７」は，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
(ｶ)構成要件Ｅについて
本件イベントにおいて，化粧箱に本件小型器本体と炭酸ガスボンベとが展示されていること，組立て後の本件小型器の外観上は炭酸ガスボンベが見えないことから，組立て後の本件小型器の本体内部に炭酸ガスボンベが収納されていることが理解でき，「炭酸ガス供給用ボンベＢを収納する直立型ボンベ収納ボックスＸ」は，本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
ａ構成要件Ｅ１について


本件イベントにおいて，化粧箱に展示された本件小型器本体及び組立て後の本件小型器本体には，上下方向に真ん中よりやや上に，水平方向の切れ目があることが見て取れるから，本件小型器本体は，上下２つの部分に分離できることが理解できる。また，本件小型器本体の内部には炭酸ガス供給ボンベを収納するから（上記(ｶ)），本件小型器本体は，その上部下部共に筒状であること，上部は下開口であることが理解できる。よって，「上側筒体」（構成要件Ｅ１）が「下開口」である（構成要件Ｅ１－１）ことは，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。本件小型器本体天面には開閉表示があり，本件イベントにおけるデモンストレーション時には本体上部のつまみを操作したことから，「円形調整用摘子１７は，上側筒体１の上方で操作可能」であること（構成要件Ｅ１－２）は，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
本件小型器本体内部には炭酸ガスボンベが収納されること（上記(ｲ)），炭酸ガスボンベ上端外側にはねじの溝があること（上記(ｴ)ｂ），炭酸ガスボンベ上端には封印膜があること（上記(ｴ)ｂ），組立て後の本件小型器の外観上，炭酸ガスボンベの炭酸ガスは，本件小型器本体上部のつまみの下方の金属部分につながれたホースからスプレー部分に導かれることが見て取れることから，上部筒体の内部には，炭酸ガスボンベ上端をねじによって装着するためのねじ孔があること，炭酸ガスボンベを装着すればそこから炭酸ガスが噴出するよう封印膜を貫通する仕組みとなっていることが理解できる。また，上側筒体に炭酸ガス供給用ボンベのネジを利用して，捻じ込むことで接続及び封印膜を貫通することは，原告旧製品のレギュレータの備える構成であり，乙１６文献の第２図に記載されているように周知の技術である。よって，「上側筒体１内には，炭酸ガス供給用ボンベＢのネジ４が，炭酸ガス供給用ボンベＢを取替え可能に，捻じ込まれるネジ孔６が形成され」ている（構成要件Ｅ１－３）こと，「炭酸ガス供給用ボンベＢのネジ４をネジ孔６に捻じ込んだ際，その炭酸ガス供給用ボンベＢの封印膜３ａを貫通して炭酸ガス供給用ボンベＢからの噴出ガスを導くガス流通路が形成され」る（構成要件Ｅ１－４）ことが，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
上記(ｵ)のとおり，本件小型器本体上端の円形つまみは炭酸ガスの量を調整するために水平方向に回転させることが本件イベントにおいて公知となっており，上記のとおり，炭酸ガスボンベの炭酸ガスは，本体からホースを通じてスプレー部分に導かれることが明らかであるから，「円形調整用摘子１７の回転によって炭酸ガス供給用ボンベＢからの前記ガス流通路を介する炭酸ガスの噴出調整をして，可撓性ホースＰの他端部に供給する上側筒体１」（構成要件Ｅ１－５）は，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
ｂ構成要件Ｅ２について
上記ａのとおり，本件小型器本体は上下に分離可能であり，その内部には炭酸ガスボンベが収納されること，組立て後の本件小型器本体は，筒体が直立した状態であることからすれば，「下側筒体２」（構成要件Ｅ２）は，「上開口であり」(構成要件Ｅ２－１)，「上側筒体１の下端開口縁と着脱自在であり」（構成要件Ｅ２－２），「上側筒体１の前記ネジ孔６に炭酸ガス供給用ボンベＢのネジ４を捻じ込んだ状態では，上側筒体１とともに，炭酸ガス供給用ボンベＢの上端噴出口頭部３を隠蔽して炭酸ガス供給用ボンベＢを収納し（構成要件Ｅ２－３），「底部が着座する下側筒体２とを備える直立型ボンベ収納ボックスＸを含む」（構成要件Ｅ２－４）ことは，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。(ｷ)以上より，本件発明１は，本件イベントにおいて公然実施をされた発明であり，新規性を欠くものと認められる。
イ本件発明３について
スプレー本体のガス噴出のための操作部３０を，押しボタン形式とすることは，本件発明と同様の構造をもつ塗料スプレーにおいて広く採用されていた方法であって（乙９の１～４），周知の技術であるから，本件発明１の美顔器（構成要件Ｉ）の「操作部３０は，押しボタン形式であり」（構成要件Ｇ），「スプレー本体Ｓは，操作部３０の操作によって開いている状態とする」（構成要件Ｈ）ことは，本件イベントにおいて公然実施をされた発明及び周知技術から，当業者が容易に想到し得るものと認められる。
よって，本件発明３は，進歩性を欠くものと認められる。
ウ本件発明４について
本件発明１の美顔器（構成要件Ｌ）の上側筒体に炭酸ガス供給用ボンベを捻じ込んだ際に封印膜を貫通する噴出用管を設ける構成は，原告旧製品が採用し，また，乙１６文献にも開示されているように，周知の技術である。よって，本件発明１を，「上側筒体１内には，炭酸ガス供給用ボンベＢのネジ４をネジ孔６に捻じ込んだ際，炭酸ガス供給用ボンベＢの上端噴出口頭部３に対峙し，その炭酸ガス供給用ボンベＢの封印膜３ａを貫通する噴出用管１１が設けられ」（構成要件Ｊ），「前記ガス流通路は，炭酸ガス供給用ボンベＢの封印膜３ａを貫通した噴出用管１１からの噴出ガスを導く」（構成要件Ｋ）ものとすることは，本件イベントにおいて公然実施をされた発明から，当業者が容易に想到し得るものと認められる。よって，本件発明４は，進歩性を欠くものと認められる。
エ本件発明５について
本件発明１の美顔器（構成要件Ｎ）は，本件イベントのデモンストレーションにおいて，円形調整用摘子の回転によって炭酸ガスの量を調整し，本件小型器の天面には開閉表示もあったのだから，円形調整用摘子の回転によって炭酸ガスの噴出や停止をすることが理解できる。よって，本件発明１を，「円形調整用摘子１７の回転によって，炭酸ガス供給用ボンベＢからの前記ガス流通路を介する炭酸ガスの噴出，停止もする」（構成要件Ｍ）ものとすることは，本件イベントにおいて公然と知り得るものとなったといえる。
よって，本件発明５は，本件イベントにおいて公然実施をされた発明であり，新規性を欠くものと認められる。
オ本件発明６について


平成２３年９月５日判決言渡
平成２２年（ネ）第１００６８号職務発明の対価請求控訴事件（原審・大阪地裁平成２１年（ワ）第１５０６８号）
口頭弁論終結日平成２３年７月４日
判決
控訴人（一審原告）                             Ｘ被控訴人（一審被告）                           株式会   社日本   製鋼所訴訟代   理人弁   護士                              野村晋   右同                               池原元   宏同                               岡島直   也
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，３０億４９８０万円を支払え。３訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。第２事案の概要（略号は原判決の例による。）
１控訴人（一審原告）は，中国遼寧省大連市の出身であり，大連工学院（現大連理工大学）卒業後，広島大学工学部に派遣され，工学博士号取得後，平成４年（１９９２年）に被控訴人会社（一審被告）に入社し，同社の研究所（広島市所在）を中心に勤務していた者である。
２本件は，従業者たる控訴人が使用者たる被控訴人に対し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下「旧３５条」という。）３項に基づき，控訴人が被控訴人会社の職務として平成５年（１９９３年）から平成１２年（２０００年）にかけて発明し被控訴人に譲渡した下記①～⑧の各発明（本件各発明及び本件各ノウハウ）の譲渡対価金の一部である２３億８９６０万円とこれに対する平成２１年１０月２日（訴状作成日）までの民法所定年５分の割合による遅延損害金の一部である６億６０２０万円の合計３０億４９８０万円の支払を求めた事案である。
①本件発明１（甲１）
・発明の名称「注水発泡脱揮方法及び装置」
・特許番号    第２７７１４３８号（登録日平成１０年４月１７日）
②本件発明２（甲４）
・発明の名称「注水発泡脱揮方法及び装置」
・出願公開番号特開平１０－２４９９１３号
③本件発明３（甲６）
・発明の名称「二軸スクリュ押出機における押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法，並びに二軸押出機におけるスクリュのスケールアップを
含む設計方法」
・出願公開番号特開平１１－２４５２８０号
④本件発明４（甲１１）
・発明の名称「樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置」・特許番号    第３２６１３３４号（登録日平成１３年１２月１４日）
⑤本件ノウハウ１（甲７の１～１３）
・「脱揮用のものを含むポリマー加工用二軸押出機に関するスクリュ設計ノ
ウハウ」
⑥本件ノウハウ２（甲８の１・２）
・「多段ベント押出機の脱揮モデルに基づくベント式押出機設計ノウハ
ウ」
⑦本件ノウハウ３（甲９の１・２）
・「かみ合い型同方向回転二軸スクリュ押出機のスクリュエレメントの押出特性に関する実験的研究」により確立した押出性能の予測が可能なスクリュ
構成設計技術
⑧本件ノウハウ４（甲１０）
・「脱揮押出理論に基づいた（特に表面更新脱揮，注水発泡脱揮の機能を有する）高性能二軸スクリュ脱揮押出機の開発」に関するトータル設
計技術
＜判決注＞平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条は，次のとおり。１項：使用者，法人，国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は，従業者，法人の役員，国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し，かつ，その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき，又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは，その特許権について通常実施権を有する。２項：従業者等がした発明については，その発明が職務発明である場合を除き，あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約，勤務規則その他の定の条項は，無効とする。３項：従業者等は，契約，勤務規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したときは，相当の対価の支払を受ける権利を有する。
４項：前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。３原審における争点は，上記相当対価の有無とその金額等であったが，平成２２年７月１５日に原審の大阪地裁でなされた原判決は，上記争点につきいずれも消極に解して，控訴人の請求を棄却したので，これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
４当審における争点も，原審と同様である。なお，当審では，第２回口頭弁論期日（平成２３年４月１８日）において，証人Ａ（被控訴人会社知的財産部長）及び控訴人本人の各尋問を実施した。
第３当事者の主張
以下のとおり付加するほか，原判決の事実及び理由の「第２事案の概要」のとおりであるから，これを引用する（なお，「原告」は「控訴人」と，「被告」は「被控訴人」と，それぞれ読み替える。）。
１当審における控訴人の主張
(1)本件発明１についての原判決の誤り
ア本件発明１に係る特許（特許公報，甲１）は，１９９３年（平成５年）１２月に出願したものである。これは，業界では初めての強制的（圧力下での）注水発泡によるポリマー脱揮の特許であり，本件発明１では，注水発泡脱揮機構を実現するためには，甲１の図２のような圧力勾配が必要であることを発見したのである。


本件発明１に係る発明方法の本質は，いかにして溶融樹脂中に注水することにより，その中に気泡を生じさせ，このようにできた内外圧力差が高い気泡を直ちに崩壊しないように，互いに依存しあう注水分散ゾーンと減圧膨張ゾーンを併用し，注水分散ゾーンにおける溶融樹脂中への水の分散具合，水の気化による気泡核の生成，減圧膨張ゾーンにおける気泡の成長を，その下流端部における気泡の崩壊も考慮に入れて，できるだけコントロールして脱揮効率に関わる溶融樹脂の内外拡散面積と拡散時間を稼ぐかということにある。前記減圧膨張ゾーンの下流端部を出る内圧の比較的高い発泡状溶融樹脂が，ベント部の真空にさらされる際，その中の気泡の崩壊は，気泡内外の圧力差による自然的崩壊とスクリュエレメントのせん断力を受けることによる強制的崩壊という２つの機構に起因している。したがって，気泡の崩壊を認めないという原判決の判断は，非常識で誤りである。
イ注水分散ゾーンと減圧膨張ゾーンを併用する場合，たとえ注水分散ゾーンにおいて水の分散が不十分であっても，減圧膨張ゾーンは，溶融樹脂圧力低下の緩和機能を果たせるとともに，水の気化潜熱により熱を奪われて，温度がある程度低下した溶融樹脂に温度回復時間を与え，溶融樹脂中の気泡の成長による見かけ拡散面積と拡散時間を稼ぐことにより，注水発泡脱揮機構による脱揮効果の向上を図ることができる。本件発明１の請求項１における発明方法は，互いに依存しあう注水分散ゾーンと減圧膨張ゾーンを併用すること，特に減圧膨張ゾーンを設けることに特徴づけられ，減圧膨張ゾーンがなければ，融体中の気泡の成長をコントロールすることが不可能であり，「発泡」という特徴を有する同発明の注水発泡脱揮方法が成り立たない。
要するに，脱揮二軸押出機に関しては，注水分散ゾーンの下流側に減圧膨張ゾーンを設けるという特徴があれば，そこに適用されるスクリュエレメントの種類を問わず，いずれも本件発明１の請求項１の「注水発泡脱揮方法」という発明内容に当たるものである。
なお，原判決は，注水分散ゾーンと減圧膨張ゾーンを併用し，注水，分散，気泡核の生成と成長段階をコントロールすることにより脱揮効果の向上を図るという本件発明１の本質を離れ，減圧膨張ゾーン（３０）において減圧リング（３２）を用いなければ本件発明１の注水発泡脱揮方法の構成要件の一つとされる「Ｃ前記減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において気泡を崩壊させること」が不可能であるという誤判断をした上，減圧膨張ゾーンの「下流のベント口を含む部分にフルフライトスクリュを配置する」という本件発明１の発明装置（本来フルフライトスクリュが最適）に関する本質的でない部分を持ち出している。
さらに，原判決は，本件発明１において，減圧膨張ゾーンの下流端部で用いられるスクリュエレメントにより気泡の崩壊が可能であるにもかかわらず，「減圧リングに代わる手段により，減圧膨張ゾーンの下流端部（・・・）において，気泡を崩壊させている事実も認められない」と非常識な判断をしている。
また，前述のとおり，本件発明１に係る特許は，注水発泡脱揮技術に関する強い基本特許であって，控訴人が被控訴人において注水発泡脱揮技術を構築してきたため，甲２４ないし甲２７記載の●●●●脱揮用ＴＥＸを除くほとんどの脱揮用ＴＥＸにおいて，本件発明１の注水発泡脱揮技術が適用されているものであり，被控訴人における控訴人の高性能脱揮用ＴＥＸの開発経歴からすれば，乙９ないし１１に記載されたＴＥＸ４４，ＴＥＸ２８０，ＴＥＸ４００においても，本件発明１の注水発泡脱揮方法が用いられていることが明らかである。
なお，乙９ないし１１記載の注水部スクリュ構成は，甲６３，６４に示される被控訴人の従来の注水脱揮技術と異なり，堰止め形状を採用していない。
(2)本件発明２についての原判決の誤り
ア本件発明２は，発明方法の面では，本件発明１と比べ，一つのシールリングしか使わない点により，アメリカ特許（甲５）を獲得している一方，本件発明１と同様に減圧膨張ゾーンを用いていることを理由に国内特許の登録を拒絶されたが，発明装置の面では，●（省略）●を，その押出特性の逆転現象（発泡状溶融樹脂の見かけ体積流量が牽引流を超えると，流れ抵抗性のものになる現象）を用いる点は，発明の実質を備えている。被控訴人は，同発明の拒絶査定までに，同発明の発明装置の実施例をそのまま実施して，独占の利益を得ていながら，職務発明対価請求を予測し，本件発明１の基本特許の強みを盾にして，発明者の控訴人に拒絶理由通知書を見せず，不服審判を求めるかを問い合わせず，不服審判のチャンスを意図的に逃してしまった。また，被控訴人は，信義則に反し，外国特許を実施した場合，国内特許の実施と同様に実施報奨金を支払うという被控訴人社規（甲６５）を隠ぺいするとともに，原審の口頭弁論では，脱揮用ＴＥＸにおいて本件発明１，２の注水発泡脱揮方法を用いていないならば，どのような脱揮方法を使っていたかの点につき，弁明しなかった。原判決は，上記の被控訴人の違法行為を許したまま，同発明の実施による独占の利益を認めないと判断しており，誤りである。イ控訴人は，平成５年１２月ころ，オリジナルな注水発泡脱揮技術に関する本件発明１を特許出願した後，平成８年初めころから，その装置面の改良技術である本件発明２の案を被控訴人社内における●●脱揮ＴＥＸ４４と乙１０の●●●●●脱揮用ＴＥＸ２８０の受注テストに実施した全過程に参画し，前記両テストに成功した後，自信を持って本件発明２の発明提案書を被控訴人に提出したものである。
控訴人は，本件発明１における第１リング１２は，実際には邪魔であるため，その代わりに混練分散性能の良いニーディングディスクを１枚増やすことを検討するとともに，減圧膨張ゾーンにおいて，セルフクリーニング性のない減圧リングを用いることに懸念を抱き，その代替技術を探る際，既に理論的にも実験的にも考察できたフルフライトスクリュの押出特性の逆転現象に想到した。
水を十分に混合分散された融体は，シールリングを超える際，急に減圧され膨張することにより，その見かけ容積流量は数倍増える。そして，フルフライトスクリュの押出特性とは，無次元体積流量と無次元圧力勾配の関係を表すものであり，●（省略）●をシールリングの下流側に使うと，前述の数倍膨らんだ発泡状溶融樹脂の見かけ体積流量が前記フルフライトエレメントの牽引流（甲９の図５の切片）を超える際，前記フルフライトエレメントにおける融体圧力勾配（甲９の図５の横軸）がマイナスとなり，輸送性のフルフライトエレメントでも流れ抵抗性のものに変わるのである（甲９の図５）。


そこで，控訴人は，●（省略）●が減圧膨張ゾーンの役割を果たすことができ，また，高温溶融樹脂中の気泡は，その内外圧力差が高いことにより，ベント部の真空にさらされる際の自然的崩壊とスクリュ回転のせん断力による強制的崩壊が起こり，残りは，下流側の脱揮ゾーンにおけるスクリュ回転のせん断力を受けながら崩壊されると考えたものである。以上のとおり，本件発明２の発明装置は，特許法２条に定義される「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である。なお，被控訴人が提出した乙９ないし１１は，本件発明１，２の発明方法と本件発明２の発明装置の実施例をそのまま実施した被控訴人製品の脱揮用ＴＥＸ４４，ＴＥＸ２８０，ＴＥＸ４００のスクリュ構成そのものであり，これにより，被控訴人は，本件発明２の実施という事実を否定できず，むしろ黙認していることになる。
(3)本件発明２の進歩性について
ア拒絶理由通知書における引用文献１（特開平４－２３２７２１号公報〔乙１６〕，以下「乙１６公報」という。）の記載からすると，乙１６公報記載の発明は，水を共沸添加剤として，これとモノマーの共沸機構により，合成物質溶融物からモノマーを抽出する脱揮機構を利用しているものと解される。しかし，乙１６公報に挙げられたポリスチロール，モノマーのスチロールと水との３成分系に関しては，モノマーのスチロールと水の共沸機構は考えられないほか，いずれにしても共沸機構のあるポリマー，モノマーと水の３成分系に限られているため，モノマーと水の共沸機構を利用する脱揮技術は汎用性がないものと解される。
また，乙１６公報記載の発明装置は，「圧力ブラインド」と「押出し機の処理室」との２つの要件により構成され，かつ「圧力ブラインド」を「押出し機の予め選択された位置で水噴射位置の下流にすぐ接して」，「水の気化を防止する圧力で合成物質溶融物と混合」する手段を採っている。このように，同発明は，「圧力ブラインド」だけで溶融物の圧力を立てようとしながら，これが水噴射位置の下流にすぐ接することに加え，水の溶融物中への混合分散手段を採っていないため，溶融物の圧力が立てられず，水の溶融物中への分散，滞留時間を与えないことにより，溶融物中に注入された水が分散されていない連続相となり，気化する際，発泡できずにすぐ脱ガス開口部へバイパスしてしまうものと解される。このように，乙１６公報において開示された「発泡」は，主に合成物質溶融物が減圧される際，その中に含まれるモノマーに起因し，気化した水を不活性ガスとしてモノマーの分圧を低減する役割だけをしているという脱揮効率の低い脱揮技術であると解される。
これに対し，本件発明２（又は本件発明１）は，脱揮手段として，注水分散ゾーン，減圧膨張ゾーンと脱揮ゾーンという３つの部分で構成され，融体圧を立てるために，注水分散ゾーンにおけるシールリングと混練分散性スクリュエレメントの高粘度融体流れへの抵抗効果を利用し，融体中への水の滞留時間と混合分散効果を講じるために，前記混練分散性スクリュエレメントを合理的に多用し，分散状水の気化によりできた溶融樹脂中の気泡に成長時間を与えるために，ある程度融体流れ抵抗のある減圧膨張ゾーンを設置し，このようにして，水を圧力下でポリマー中に注入し，なるべく液体の状態で混合分散させ，水の分散による気泡核の生成，気泡の成長，崩壊との物理的過程をコントロールすることにより，揮発分の拡散面積を稼ぐ強制的注水発泡脱揮技術である。
このように，本件発明２（又は本件発明１）の強制的「注水発泡脱揮」という発明は，乙１６公報記載の発明とは全く異なる脱揮機構に基づくものであり，本件発明２と本件発明１は，トータルな強制的「注水発泡脱揮」技術を構成し，世界初のものであることは否定できない。このほか，脱揮用二軸押出機のスクリュ回転方向については，脱揮機構以外に，スクリュ流路の排気機構を講じなければならず，脱揮に適用する二軸押出機は，スクリュ流路がベント部に連通可能なかみ合い型同方向回転二軸押出機が最良であって，「二軸押出機の回転方向を，同方向にするか，異方向にするのかは，押出材料等の性質に応じて当業者が適宜選択し得るものであり，乙１６公報に記載された発明の二軸押出機を同方向回転するスクリュとして，本願請求項１に係る発明とすることは，当業者が容易に想到し得た」との拒絶理由は明らかに誤りである。以上からすれば，本件発明２に係る拒絶理由通知書における，請求項１記載の発明につき「進歩性がない」との判断は誤りである。イまた，本件発明２の請求項２，３の発明に関する拒絶理由通知書の判断②（「引用文献１記載の発明において，注水分散ゾーンの下流端と，ベントポートの間に，押出性を有する減圧膨張ゾーンを設けることは，当業者が容易に想到し得た」旨）からすれば，乙１６公報記載の発明の脱揮手段に使われる「押出機の処理室」が，本件発明２の強制的注水発泡脱揮手段を構成する「注水分散ゾーン」と同等である旨誤認しているものと解される。
しかし，乙１６公報記載の発明は，「押出機の処理室」がリングと混合分散性エレメントからなる「注水分散ゾーン」と同等の昇圧，混合分散と滞留時間延長との機能を持っていないため，その共沸添加剤注入脱揮機構は，本件発明２における強制的注水発泡脱揮機構と異なる。また，本件発明２の請求項２において，「押出性を有する減圧膨張ゾーン（１７）を設け，前記ポリマー融体の流速を緩和することを特徴とする」と記載されており，これは，「ある程度融体流れ抵抗のある減圧膨張ゾーンを設置する」との意味である。
このように，「減圧膨張ゾーン」は，本件発明２独特の強制的注水発泡脱揮技術における気泡成長段階のコントロール手段として発明され，乙１６公報記載の発明にはないことが明らかである。
したがって，拒絶理由通知書における上記②の判断は，本件発明２の請求項２における「減圧膨張ゾーン」の「ポリマー融体の流速を緩和する」という重要な機能を看過しており，明らかに誤りである。ウなお，乙２０及び乙２２記載の脱揮手段は，水を気化させ，不活性ガスとして利用する，脱揮効率の悪い技術である。
また，乙２１記載の脱揮手段は，水を気化させ，不活性ガスとして利用するか，又はスチームを不活性ガスとしてそのまま使用する，脱揮効率の悪い技術である。


これに対し，本件発明２は，水の分散による気泡核の生成，気泡の成長，崩壊との物理的過程をコントロールすることにより，揮発分の拡散面積を稼ぐことを講じて，注水分散ゾーン，減圧膨張ゾーンと脱揮ゾーンという３つの要素から構成される脱揮効果の優れた強制的「注水発泡脱揮」技術であり，その効果は，被控訴人の脱揮用二軸押出機製品ＴＥＸ４４，ＴＥＸ２８０及びＴＥＸ４００（乙９ないし１１）への実施から明らかである。また，近年，Ｃｏｐｅｒｉｏｎ社（旧Ｗｅｒｎｅｒ社）は，本件発明１（甲１）の図２及び本件発明２（甲４，５）の図１並びに同発明の注水発泡脱揮機構に関する甲１０の図６を真似たもの（甲６９）を，同社のホームページに掲載しており，本件各発明の効果は国際的にも認められている。
(4)本件発明３についての原判決の誤り
ア被控訴人での社内で，１９９８年（平成１０年）ころ，スクリュ折損による年間損失が億円単位に上ったことで大変騒いでいたが，控訴人は，既に研究報告書（甲４９）でスクリュ設計の研究を取り上げていたため，その件の深刻さが早く分かり，本件発明３を特許出願したものである。被控訴人は，本件発明３（本件ノウハウ１を含む）の請求項２のスクリュ設計技術に関して，控訴人の用意したパラメータと被控訴人の自選したパラメータを用いて，被控訴人のＴＥＸ用スクリュと最強競合メーカー旧Ｗｅｒｎｅｒ社のＺＳＫ用スクリュの３Ｄ設計図を製作し，同発明のスクリュ設計方法をマスターしており，平成１２年ころ，一躍，世界最大級ＴＥＸ４００の設計，納入に成功した。
なお，被控訴人は，平成１２年３月６日から２９日にわたって，控訴人の教授により何回も練習してクリアランスを設計する度に，自作していたクリアランスの３Ｄ設計図（甲７の４，８，１２）を控訴人に渡しており，これらの設計図は，被控訴人が，控訴人から教授を受けた，熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計方法（本件発明３の請求項２の発明内容）をマスターして，自由自在に使えるようになったことの有力な証拠である。しかし，被控訴人は，平成１４年に，職務発明対価請求を予測して，後記イのとおり，同発明の請求項１，３の発明内容を窃取して新たな特許出願に差し入れる（甲６６）とともに，発明者の控訴人に拒絶理由通知書を見せず，不服審判を求めるかを問い合わせず，不服審判のチャンスを逃してしまった。
このように，被控訴人が本件発明３のスクリュ設計方法をマスターしておらず，独占の利益を得ていないという原判決の判断は，前述の被控訴人の信義則に反する違法行為を許すものであり，誤りである。しかも，スクリュの熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計技術に関する本件発明３の請求項２の発明は，審査段階においては拒絶されていなかったもので，発明の実質を備えるものである。
イ被控訴人は，本件発明３の請求項１，３の内容（本件ノウハウ３を含む。）を窃取して，同発明の請求項３の押出式による推算方法の発明内容を，「スクリュ式押出機のシミュレーション装置，そのシミュレーション方法及びシミュレーションプログラム」という新たな別件特許出願（出願日平成１４年１０月３１日［特願２００２－３１７８０３号］，公開日平成１６年５月２７日［特開２００４－１４８７２２号］，出願人株式会社日本製鋼所，甲６６）の請求項３の発明内容（「圧力差」の算出）に差し入れ，本件発明３の請求項１の押出式を甲６６の（式１’），（式１’’）にしていた（甲６６の段落【００２６】，【００２７】参照）。また，本件発明３の請求項１の押出式は，スクリュの押出特性に関して，初めての有用な無次元式であり，甲６６から理解できるように，被控訴人が，脱揮用や混練用ＴＥＸのスクリュ設計に関して，前記「スクリュ式押出機のシミュレーション装置・・・」により，樹脂流量やスクリュ長さ，樹脂粘度，スクリュ回転数を用いて推算したスクリュ流路内の圧力差を正確に表現する上で欠かせないものである。
被控訴人が，本件発明３の請求項１，３の内容を変形して新たな特許出願に差し入れたことは，窃盗行為に該当し，信義則違反でもある。ウこのほか，平成１２年（２０００年）のＴＥＸ４００をはじめ，その後のＴＥＸ３６０（甲５５，５９，６０）が，いずれも正常に運転できていたことからすれば，被控訴人が本件発明３又は本件ノウハウ１（甲７の２）の熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計技術ではなく，被控訴人の従来技術（甲７の２のＴＥＸ－αＳＰＥＣ表）を採用していたとは信じ難い。
(5)本件発明４についての原判決の誤り
原判決は，被控訴人が提出した乙６，７を根拠にして，「本件発明４がＴＥＸ１４０において実施された事実は認められず，他に本件発明４の実施を認めるに足りる証拠もなく，同発明について被控訴人に独占の利益が生じたと認めることはできない」と判断している。
しかし，乙６（陳述書）の作成者のＢは，本件発明３の請求項１，３の発明内容を窃取して新たな特許出願（甲６６）の内容に差し入れた発明者の一人でもあり，同発明を自分で行ったように被控訴人の技術ＰＲ資料（甲３１）を作っていた著者でもある。
Ｂは，平成１３年４月から被控訴人の技術開発部門に所属する者であるが，本件発明１，２を実施したＴＥＸ４４とＴＥＸ２８０（乙９，１０）の開発は平成８年のことで，本件発明４を実施したＴＥＸ１４０の開発は平成９年ころであり，本件発明１ないし３を実施したＴＥＸ４００の開発は平成１２年ころであり，いずれも１年から５年前のことなので，本件各発明の経緯については全く知らないにもかかわらず，本件発明２の発明装置の実施例をそのまま実施した乙９ないし１１を否認するという，非常に問題視されるべき者である。


また，被控訴人が提出した乙７（被控訴人の中で最もおとなしく信頼されるべき元社員のＣにより，平成１０年９月に作成された報告書）は，樹脂ペレット（その中の溶質の拡散係数が相当低い）を洗浄するという洗浄効率の悪いバッチ式樹脂洗浄技術であるため，本件発明４の連続式溶融樹脂洗浄技術より劣ることが明らかであり，乙７に基づいて本件発明４の実施を認めない原判決の判断は，非常識で誤りである。
なお，被控訴人において，控訴人が勝手に本件発明４の実施業績を報告できるわけではなく，甲６２の「押出機ＴＥＸの受注・引き合い状況（Ｈ８年度）」の表における情報は，被控訴人の別の社員らが提供したものである。
(6)本件各ノウハウについて
本件各ノウハウは，いずれも被控訴人の脱揮用ＴＥＸをはじめとするＴＥＸの設計と用途拡張に関するものである。
(7)本件ノウハウ１についての原判決の誤り
本件ノウハウ１は，いかにして本件発明３の請求項２のスクリュ設計方法を活用して，各種ＴＥＸへの設計に拡張するかに関するものであり，基本的には本件発明３の請求項２の内容に属する。
甲７の１，５～７に示すように，被控訴人は，本件発明３の請求項２の発明について実施しようとしたが，その内容を理解していないため，平成１２年３月６日，控訴人に教授を要請してきた。控訴人が，それ以降同月２９日まで教授したことにより，被控訴人は，何回も練習して，自作していたスクリュの３Ｄ設計図（甲７の４，８，１２）を，それぞれ同月９日，１０日，２９日付けで控訴人に渡してきた。その中の甲７の４のＴＥＸ６５標準仕様，甲７の８のＴＥＸ１８０標準仕様，甲７の１１のＴＥＸ６５仕様，ＴＥＸ１８０仕様，被控訴人の最強競合メーカー旧Ｗｅｒｎｅｒ社のＺＳＫ５８，ＺＳＫ９０仕様は，いずれも被控訴人が自ら選択したパラメータと，控訴人が教えた計算法（甲７の２）により作成されたものである。その結果，被控訴人は，本件ノウハウ１（本件発明３の内容）をマスターして，自由自在に各種スクリュの３Ｄ設計図を製作できるようになり，それまでＴＥＸ１８０までの従来設計技術しか持っていなかったのに，本件ノウハウ１により，一躍世界最大級ＴＥＸ４００の設計に成功した。したがって，被控訴人が本件ノウハウ１をマスターしていないという原判決の判断は，明らかに誤りである。
なお，本件ノウハウ１によるＴＥＸのスクリュ設計は，熱膨張を考慮に入れるだけで，折損防止と膜厚による脱揮性能向上の両効果を図ることができるため，被控訴人の従来スクリュ技術より優れている。また，外径（Ｄ）と谷径（ｄ）との比率は，当業者が適宜選択し得るが，熱膨張を考慮に入れたスクリュの設計こそが本件ノウハウ１の本質であり，これを「ノウハウとして秘匿されるべき内容のものであったともいい難い」とする原判決の判断は誤りである。
そして，被控訴人が，いったん熱膨張によるスクリュ折損を回避できるという控訴人の発明原理をマスターすれば，控訴人が教授した設計値を用いなくても，かなりの寸法範囲内で，いくらでもスクリュ間クリアランスを変えてスクリュ設計ができることはいうまでもない。
(8)本件ノウハウ２についての原判決の誤り
ア本件ノウハウ２①について
甲８の１の図１１に示されるのは，非充満状態の各種スクリュ流路内の無次元脱揮特性，充満率と無次元融体流量間の依存性に関する推算結果であるところ，これは基礎的研究結果であり，脱揮用二軸押出機において，具体的にどのように非充満状態におけるスクリュエレメントの脱揮特性と押出特性を生かすかについてはノウハウとして温存していた。控訴人は，以上の基礎的研究成果に基づき，●（省略）●スクリュ構成技術を確立した。
上記脱揮用スクリュ設計ノウハウは，非充満領域のスクリュ構成設計ノウハウであるところ，変造された乙１３は，充満領域か非充満領域か，注水脱揮用のものか表面更新脱揮用のものかを確定できないあいまいなスクリュ技術であり，本件ノウハウ２の脱揮用スクリュ設計ノウハウとは比べることのできないものである。
かえって，甲６３と甲６４には，バレル領域において，●（省略）●を用いる被控訴人の従来のスクリュ構成技術が示されており，本件ノウハウ２のスクリュ構成ノウハウと，被控訴人の従来のスクリュ構成技術とが全く違うことがわかる。
原判決は，信用性のない乙１３により本件ノウハウ２の効果を疑っており，誤りである。
イ本件ノウハウ２②について
甲８の１，２の図１０は，ベント口の（軸断面方向）開口角の大きさとそこでの無次元脱揮性能を示す基礎的研究成果であり，いかにこれを軸方向のベント設計に活用するかは，控訴人が温存したノウハウである。被控訴人が本件ノウハウ２のベント設計ノウハウにより製作した中間ベントは，ロングベントより性能が優れ，かつベント口長さ設計リミットの●●●●長さより長く，本件発明１，２の注水発泡脱揮を適用する際，ベント部における表面更新脱揮の効果がその上流側の注水発泡脱揮の効果より顕著に小さいとみられ（なお，中間ベントを用いると，ベント開口領域における表面更新能力を多少犠牲にしても，注水発泡脱揮全体に対する影響はさほど大きくはない），中間ベントの設計は最適ではないが，一応技術上容認できるものである。
(9)本件ノウハウ３についての原判決の誤り
本件ノウハウ３は，いかに本件発明３の請求項１，３の押出式とその応用に関する発明内容を，脱揮用のものを含む各種ＴＥＸに活用するかに関するものであり，実質上本件発明３の請求項１，３の発明内容に属する。控訴人は，本件ノウハウ３につき「秘密部分」という認識を示したことはなく，本件ノウハウ３の内容が公開されているとしても，控訴人が本件発明１ないし３と押出脱揮関連の理論的研究成果で構築したトータル押出脱揮技術の一部として，被控訴人において実施されている。
(10)本件ノウハウ４についての原判決の誤り
本件ノウハウ４は，本件発明２の「注水発泡脱揮方法と装置」を活用するためのものであり，本件発明２の実施例において，シールリングの下流側に●（省略）●を用いたのは，その押出特性の逆転現象を利用して，減圧膨張ゾーンの役割を果たせるという狙いがある。


これらの発明の複雑な注水発泡脱揮機構を理解するには，注水分散ゾーンと減圧膨張ゾーンにおける発泡状溶融樹脂の滞留時間，拡散面積と拡散時間等の概念，表面更新脱揮に関し，表面更新面積と更新時間の概念を理解する必要があり，被控訴人の登録ノウハウでもない乙１４の脱揮技術では，注水「発泡」の概念もなく，注水脱揮と表面更新脱揮技術の差異を区別せず，脱揮技術に対する認識があいまいなまま，関連性のない滞留時間と表面更新面積という技術用語を用いている。
したがって，原判決が，本件ノウハウ４又は本件発明１，２を，被控訴人の乙１４の脱揮技術と同視し，前者の実施による独占の利益を否定したのは誤りである。
なお，本来，どのような押出機でも，どの樹脂系でも，ベント数を多く設けると，それぞれのベント部が真空下に置かれるかぎり，脱揮が進むことから，ベントごとの溶融樹脂中の揮発分濃度は，右下がり傾向を示すのに対して，本件発明２の注水発泡脱揮技術は，「発泡」を講じない被控訴人の従来注水脱揮技術に比べ，脱揮効果の差異により製品中の最終揮発分濃度のオーダーが違うほどの，全く質の違う脱揮技術である。
また，注水脱揮の場合，本件発明１，２の「発泡」脱揮技術を講じないと，溶融樹脂に注入された水が，すぐにベント部にバイパスして気化してしまい，その際，ベント部真空度が一定の条件において，気相中の揮発分分圧を下げる効果があるため，注水しない場合より脱揮効果がある程度良くなることは常識である。
したがって，本件発明１，２を活用するための本件ノウハウ４と，被控訴人の従来注水脱揮技術を比べる際に，甲１４の１４図のグラフの傾向により，脱揮効果の指標となるポリマー製品中の揮発分最終濃度を考慮しないという原判決の判断基準は非常識である。
(11)その他のノウハウについての原判決の誤り
原料タンクの下流側にギヤポンプを設けるノウハウは，競合メーカーの技術（甲６７）であり，被控訴人は，このような技術があることを解説しただけで，実施したことは一度もない。
これに対し，いかにギヤポンプを適時に用いるかは，控訴人のノウハウであり，これにより，初めてギヤポンプをＬＬＤＰＥ重合プロセスと脱揮プロセスからなるコンビナットに適用したものである。
したがって，上記「その他のノウハウ」による独占の利益を否定する原判決の判断は誤りである。
なお，上記のＬＬＤＰＥ重合・脱揮コンビナットへのギヤポンプの適時適用は，発明ではなくても，控訴人のノウハウ又は知見を生かしたものであり，控訴人がこれを被控訴人のユーザーである●●●●にアドバイスしたことで，実施できたものである。
２当審における被控訴人の主張
(1)本件発明１についての控訴人の主張に対し
ア控訴人は，縷々主張した上，「要するに，脱揮二軸押出機に関しては，注水分散ゾーンの下流側に減圧膨張ゾーンを設けるという特徴があれば，そこに適用されるスクリュエレメントの種類を問わず，いずれも本件発明１の請求項１の『注水発泡脱揮方法』という発明内容に当たる」と主張する。
しかし，原判決が認定するとおり，本件発明１の請求項１では「減圧膨張ゾーンの下流端部において気泡を崩壊させる」（構成要件Ｃ）との限定があり，同構成要件を満たすためには減圧リング又は減圧リングに代わる気泡を崩壊させる手段が必要となる。かかる理解を前提に，原判決は，「減圧リング」又は「減圧リングに代わる気泡を崩壊させる手段」につき，被控訴人の製品にはそのような手段が存在せず，構成要件を充足しないと判断している。控訴人の上記解釈は，構成要件Ｃの存在を看過した，根拠のないクレームの拡張解釈であるといわざるを得ない。
また，控訴人は，「実際には，前記減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において発泡溶融樹脂が真空状態にさらされるため，その中の気泡崩壊は，あくまで以下のように２つの機構に起因し，その１は，気泡内外の圧力差による自然的崩壊であり，その２は，前記減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部付近におけるスクリュエレメントのせん断力による強制的崩壊である。言い換えると，前記減圧膨張ゾーン（３０）におけるスクリュエレメントの種類を変えても，これにより気泡の崩壊の程度に差異が生じるが，すべての気泡が崩壊するか崩壊しないというわけはない」とも主張する。
しかし，このような内容は，発明の詳細な説明を含め甲１のどこにも記載されておらず，到底，当業者が甲１の記載から請求項１の特許請求の範囲として理解できる内容ではない。むしろ，甲１には，「また，下流の減圧用リングにより最大限に気泡が崩壊され」（段落【００１０】【作用】），「・・・この気泡を減圧膨張ゾーンの減圧リングのリング部で最大限に崩壊させ，その中の揮発分を真空中に暴露して拡散させ，脱揮効果を従来よりも大幅に向上させることができる」（段落【００１９】【発明の効果】）と，それぞれ記載されており，発明の作用効果において，減圧膨張ゾーンの下流端部において気泡を崩壊させる手段として唯一記載されているのは「減圧リング」のみである（実施例も同様である。）。仮に，控訴人のいうように請求項１に単に注水分散ゾーンの下流側に「減圧膨張ゾーン」を設けただけの構成が含まれると解釈した場合，かかる構成は昭和５１年の時点で公知であったから，請求項１は公知の構成を含むクレームとして無効となる。
以上のとおり，「脱揮二軸押出機に関しては，注水分散ゾーンの下流側に減圧膨張ゾーンを設けるという特徴があれば，そこに適用されるスクリュエレメントの種類を問わず，いずれも本件発明１の請求項１の『注水発泡脱揮方法』という発明内容に当たる」という控訴人の解釈は成り立たない。
イ(ｱ)なお，本件発明１における技術的な特徴は，原判決の判断にもあるとおり，二軸押出機のシリンダ（１）内に設けられている注水分散ゾーン（１０）と脱揮ゾーン（１１）との間に，気圧を徐々に減圧させ気泡を成長させることによってポリマー融体（プラスチック原料）の流速を緩和する機能・作用を有する減圧膨張ゾーン（３０）を設け，当該減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において，円柱部（３２ａ）と複数のスリット（３２ｃ）が形成された特徴的な形状の減圧リング（３２）又は少なくともこれに代わる手段により，減圧膨張ゾーン（３０）において成長した水の気泡を，同ゾーンの下流端部において崩壊させることにある（甲１，Ａ証人）。
確かに，本件発明１の請求項１には，「前記減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において気泡を崩壊させることを特徴とする」旨記載されているのみで，円柱部（３２ａ）と複数のスリット（３２ｃ）が形成された特徴的な形状の減圧リング（３２）又はこれに代わる手段が明記されていないが，請求項１記載の発明の技術的範囲も，減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部に減圧リング（３２）又は少なくともこれに代わる手段を設置することによって，減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において気泡を崩壊させる場合に限定される。


(ｲ)以上の解釈の正当性は，以下の点からも根拠付けられる。まず，本件発明１における独立項は，方法の発明として記載された請求項１と物の発明として記載された請求項３であるところ，このうち，請求項３については，混練分散スクリュ（１３）の下流において円柱部（３２ａ）とその下流部のリング部（３２ｂ）に複数のスリット（３２ｃ）を構成した減圧リング（３２）を配置する構成とすることが発明の特徴とされている（甲１の請求項３，段落【００１０】参照）。他方，請求項１は，請求項３と同じ内容の発明が，方法の発明としてクレーム化されたものであり，請求項１の構成要件のうち「前記減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において気泡を崩壊させることを特徴とする」との記載は，結局のところ，請求項３でいう，気泡を崩壊させるために減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部に設置した減圧リング（３２）を，方法の発明として規定したものである。
また，上記の解釈は，明細書（甲１）の発明の詳細な説明にも合致するものである。
まず，同明細書（甲１）には，発明の作用として，減圧膨張ゾーンの下流端部において減圧リングにより気泡を崩壊させることが明記されており（段落【０００７】，【００１０】参照），請求項１の発明の効果として，減圧膨張ゾーンの下流に設けられた減圧リングにより気泡が崩壊されることが明記されている（段落【００１９】参照）。そして，発明の詳細な説明において，「減圧膨張ゾーン（３０）」の「下流端部」において気泡を崩壊させる方法としては，減圧膨張ゾーン（３０）の下流に「減圧リング（３２）」を設ける以外の方法は一切記載されておらず，実施例としても，「減圧膨張ゾーン３０」に「減圧リング３２」を設けた実施例のみが記載されている。
さらに，上記の解釈は，本件発明１の出願経緯からも裏付けられる。すなわち，本件発明１は，当初，物の発明としてのクレームとしては減圧膨張ゾーンの下流端にスリット構造を有するリングを設置する構成に限定しない構成を含めて出願された（乙１８の請求項３）。しかし，その構成は公知であるとして拒絶理由通知を受けたため，被控訴人は，本件発明１を，減圧膨張ゾーンの下流端にスリット構造を有するリングを設置する構成に限定する補正を行った（当初の請求項４の構成に限定）。その結果，かかる限定された構成を前提に特許庁から本件発明１について特許査定が下されることとなったのである。方法の発明のクレームである請求項１の特許性が認められたのも，物の発明としてのクレームと同様の限定がある（すなわち「前記減圧膨張ゾーン（３０）の下流端部において気泡を崩壊させること」が「減圧リング」に実質的に対応する）と考えられたからである。
(ｳ)本件発明１の技術的な特徴は以上のとおりであるが，被控訴人製品においてかかる本件発明１は実施されたことはない。すなわち，被控訴人製品に，「減圧リング」又は減圧リングに代わる手段により，減圧膨張ゾーンの下流端部（フルフライトスクリュが配置されている脱揮ゾーンよりも手前）において，気泡を崩壊させる方法が用いられたことはない。控訴人が本件発明１を実施したとして挙げるＴＥＸ４４，ＴＥＸ２８０及びＴＥＸ４００にも「減圧リング」は設置されておらず，減圧リングに代わる手段により，減圧膨張ゾーンの下流端部（フルフライトスクリュが配置されている脱揮ゾーンよりも手前）において，気泡を崩壊させる方法も採用されていない（乙９ないし乙１１）。
(2)本件発明２についての控訴人の主張に対し
ア本件発明２における技術的な特徴は，請求項の記載（甲４）から明らかなとおり，二軸押出機のシリンダ（１）内に設けられている注水分散ゾーン（１１）と脱揮ゾーン（１２）との間に，気圧を徐々に減圧させ気泡を成長させることによってポリマー融体（プラスチック原料）の流速を緩和する機能・作用を有する減圧膨張ゾーン（１７）を設けていることにある。減圧リング等の構成で限定していない点で本件発明２は本件発明１よりも広いクレームといえる。
事後的に評価すれば，被控訴人は，本件発明１を出願後，それよりも広いクレームの特許出願をしたことになるが，被控訴人では，担当部署の繁忙の程度，担当者の知識・経験の程度，発明者の出願要請の強さ等の諸事情により，このような出願が（事後的にみれば）誤ってなされることもあり，本件もそのようなケースと解される。
なお，控訴人は，控訴審において，被控訴人が控訴人に対し，本件発明２の拒絶査定時に不服審判を求めるか否かを問い合わせなかったとする趣旨の主張をするが，被控訴人は控訴人に対しこの点について意見を聴取しており，控訴人の主張は事実に反する。
イまた，控訴人の主張は必ずしも明らかではないが，本件発明２が「発明の実質を満たすか」を論じているようである。しかし，原判決の判断のとおり，本件発明２について独占の利益が生じたと認めることができない理由は，同発明が出願前に当業者が容易に発明をすることができたものとして登録を拒絶され，特許を受けることができなかったことにあり，本件発明２が発明の実質を満たさないためではない。したがって，控訴人の上記主張は的外れであり失当である。
また，控訴人は，被控訴人の「発明考案に関する取扱規定」（達示第１８－１３号平成１８年４月１日）（甲６５）の規定を根拠に，本件発明２が米国で登録されていることからその実施により生じた利益が独占の利益になるとも主張する。しかし，本件発明２は米国で登録されているものの同国において実施されていない上，前述のとおり日本においては出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであったから，いずれにせよ同発明が被控訴人の利益に寄与することはなく，控訴人の主張は理由がない。
ウ本件発明２から独占の利益が生じ得ないこと
(ｱ)本件発明２の出願審査経緯
本件発明２に係る日本での特許出願は，平成９年３月１２日になされ，平成１０年９月２２日に公開された（甲４）。
その後，平成１１年４月１日に出願審査請求がなされたが（甲４の出願情報），これに対して，平成１２年１１月１３日（起案日），特許庁から拒絶理由通知が出された（乙１）。
同拒絶理由通知に対しては，被控訴人から本件発明２よりも特許請求の範囲を減縮する意見書及び手続補正書が提出されたが，特許庁の判断を覆すには至らず，平成１３年４月６日（起案日），拒絶査定が出されるに至った（乙２）。
その後，拒絶査定の謄本送達日（平成１３年４月１７日ころ）から所定期間の経過により，本件発明２は特許要件を満たさないことが確定した。
(ｲ)本件発明２のうち請求項１に係る発明につき
ａ請求項１の拒絶理由


上記拒絶理由通知書においては，本件発明２（甲４）のうち請求項１に係る発明について，乙１６公報に記載された発明（以下「乙１６発明」という。）を根拠として，進歩性がないとの判断がなされている。なお，乙１６発明は，日本においてはドイツ連邦共和国での出願を根拠とする優先権（優先日平成２年７月７日）を主張して平成３年７月５日に出願され，日本では平成４年８月２１日に公開，ドイツでは平成４年１月１６日に公開されていた技術である（乙１６及び同１７の１，２）。
上記拒絶理由通知書は，乙１６発明と本件発明２のうち請求項１に係る発明との相違点として「本願請求項１に係る発明の二軸押出機が，同方向に回転するのに対し，乙１６公報に記載された発明の二軸押出機が，同方向に回転するものであるかどうか不明である点」が認められるとし，かかる相違点については，「二軸押出機の回転方向を，同方向にするか，異方向にするのかは，押出材料等の性質に応じて当業者が適宜選択し得るものであり，乙１６公報に記載された発明の二軸押出機を同方向回転するスクリュとして，本願請求項１に係る発明とすることは，当業者が容易に想到し得たものである」と判断している。もっとも，乙１６公報の図２及び図４には同方向に回転する二軸押出機が記載されており（同方向に回転する二軸押出機の場合，構造上，２本のスクリュのらせんが同じ向きになる（換言すれば，２本のスクリュの山の峰が作る線が噛み合い部分で同じ方向（平行）になる。）ところ，乙１６公報の図２及び図４には，２本のスクリュのらせんが同じ向きになっている（換言すれば，２本のスクリュの山の峰が作る線が噛み合い部分で同じ方向（平行）になっている。）構造が記載されているのであり，乙１６公報の図２及び図４は同方向に回転する二軸押出機を図示するものである。なお，異方向に回転する二軸押出機の場合，構造上，２本のスクリュのらせんが右ねじと左ねじの異種の組み合わせになる（換言すれば，スクリュの山の峰が作る線が噛み合い部分でＶ字になる。）。），そもそも上記の点が実質的な相違点ともいい難い。
ｂ小括
以上からも明らかなとおり，本件発明２のうち請求項１に係る発明は，控訴人が被控訴人に入社する前に公知であった乙１６発明と実質的に異ならないもの，又は，少なくとも乙１６発明から当業者が容易に想到し得るものであるから，その実施の有無にかかわらず，遅くとも乙１６発明が公知となった平成４年１月１６日以降（控訴人の被控訴人への入社前である。）には，同発明によって被控訴人に独占の利益が生じることはない。ちなみに，控訴人によれば，本件発明２は本件発明１（日本での出願は平成５年１２月１５日である）の改良発明であり，控訴人が主張する被控訴人による本件発明２の実施は平成８年とのことであるから，本件発明２のうち請求項１に係る発明により被控訴人に独占の利益が生じていないことは一層明らかである。(ｳ)本件発明２のうち請求項２及び３に係る発明について
ａ請求項２及び請求項３の拒絶理由
前記拒絶理由通知書においては，本件発明２（甲４）の請求項２及び３に係る発明について，乙１６公報及び本件発明１の出願公開公報を根拠に進歩性が否定されている。
すなわち，同拒絶理由通知書は，乙１６発明と請求項２及び請求項３に係る発明の相違点を，「１）前記請求項１に係る発明で検討した相違点，２）本願請求項２に係る発明が，注水分散ゾーン（１１）の下流端と，ベントポート（５）の間に，押出性を有する減圧膨張ゾーン（１７）を設けて，ポリマー融体の流速を緩和するのに対し，乙１６公報に記載された発明には，押出性を有する減圧膨張ゾーンがない点」とした上で，相違点１）は請求項１に係る発明において検討したとおりとし，相違点２）については，「気圧を徐々に減圧させ，気泡を成長させることによって，ポリマー融体の流速を緩和するような減圧膨張ゾーンを，注水分散ゾーンの下流端とベントポートの間に設けることは，当該技術分野においては周知の技術であるので（引用文献２参照），乙１６公報に記載された発明において，注水分散ゾーンの下流端と，ベントポートの間に，押出性を有する減圧膨張ゾーンを設けることは，当業者が容易に想到し得たものである。」と判断している。
ｂ上記相違点２）が周知技術であることについて
上記拒絶理由通知書では，相違点２）の「減圧膨張ゾーン」を注水分散ゾーンの下流端とベントポートの間に設けることが周知技術であるとして，かっこ書で「引用文献２参照」と記載している。そこで，引用文献２（本件発明１の出願公開公報）の審査過程をみると，相違点２），すなわち「減圧膨張ゾーン」を注水分散ゾーンの下流端とベントポートの間に設けることが本件発明２の出願時点において周知技術であったことが一層よく理解できる。
①本件発明１は，平成５年１２月１５日に出願されたが，出願当初の特許請求の範囲の請求項３（以下「本請求項３」という。）（乙１８参照）に対しては，平成９年１１月２８日，拒絶理由通知書が出されている（乙１９）。
②本請求項３の「減圧リング（３２）」は「注水分散ゾーン(１０)」の下流端と「ベントポート（４）」の間に設けられており（出願時明細書の図１），この構成は，正に上記相違点２）の構成である，「減圧膨張ゾーン」を注水分散ゾーンの下流端とベントポートの間に設けることに相当する。そして，本請求項３の構成は，昭和５０年代の引用文献１～３（特開昭５４－１２６２６１号公報〔乙２０〕，特開昭５１－１１８８２号公報〔乙２１〕，特開昭５１－５６６号公報〔乙２２〕）により昭和５１年の時点で公知であったのであり（乙１９），本件発明２の出願時点においては周知技術となっていたのである。
ｃ小括
以上のとおり，本件発明２の請求項２及び３に係る発明は，乙１６発明及び昭和５０年代に公知となっていた周知技術により，出願前，さらには控訴人の被控訴人入社前から当業者が容易に想到し得たものであるから，その実施の有無にかかわらず，当該発明によって被控訴人に独占の利益が生じることはあり得ない。
(3)本件発明３についての控訴人の主張に対し
ア控訴人の主張は，理解困難な点が多々見受けられるが，いずれも原判決の判断の妥当性に疑問を差しはさむ内容ではない。


控訴人は，「本件発明３は，請求項２の熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計方法の発明内容が拒絶されておらず，発明の実質を備え，特許法３５条が適用される」とも主張するが，請求項２も含めて拒絶査定が確定しており，客観的事実に反し，内容も理解不能である。
なお，控訴人は，原審に引き続き，甲７の１ないし１２のやりとりに基づいて，本件発明３の請求項２の内容を教授したと主張するものと解されるが，上記各証拠の記載からはそのような事実は窺われず，また，いずれにせよ，控訴人の提案するスクリュの設計方法がこれまでに被控訴人の製品に採用された事実はない。
このほか，控訴人は，控訴審において，被控訴人が控訴人に対し，本件発明３の拒絶査定時に不服審判を求めるか否かを問い合わせず，また不服審判の取下げについても意見を聴かなかったとする趣旨の主張をするが，本件発明２同様，被控訴人は控訴人に対しこの点について意見を聴取し，かつ，審判請求の取下げについては了解も得たのであるから，控訴人の主張は事実に反する。
イ控訴人は，「被控訴人が本件発明３の請求項１，３の内容を窃取して」，別の特許出願（甲６６）の「請求項３の発明内容（「圧力差」の算出）に差し入れ」たと主張するが，主張内容自体理解不能であり，また，「被控訴人が本件発明３の請求項１，３の内容を窃取」した事実はない。
(4)本件発明４についての控訴人の主張に対し
控訴人の主張には不明瞭な点があるが，乙６及び乙７の信ぴょう性を問題にするものと解される。しかし，原判決が認定するとおり，乙７には，当該ＴＥＸ１４０に洗浄機能を付加することが試みられたものの，装置が大きくなってしまうことから，平成１０年９月に，●（省略）●を採用することとなったことが示されており，他方で，控訴人の主張は，その信ぴょう性に疑問を生じさせるものではない（むしろ，控訴人自身，乙７報告書の作成者であるＣを信頼のおける人物と評している。）。
そして，原判決は，乙６及び乙７に基づき，控訴人が本件発明４を実施したと主張するＴＥＸ１４０において，結局，洗浄脱水機能が付加されなかったことを認定し，本件発明４がＴＥＸ１４０において実施された事実は認められず，他に本件発明４の実施を認めるに足りる証拠はなく，同発明について被控訴人に独占の利益が生じたとは認められないと結論付けているところ，かかる原判決の判断は理由・結論いずれにおいても正当である。本件発明４における技術的な特徴は，従来，注水口よりも水を排出するスリットが上流に位置する明細書（甲１１）の図２記載の構成であったのに対し，排出用スリットを注水口よりも下流に配置した，明細書（甲１１）の図１記載の構成とした点にあるところ，被控訴人では，排出用スリットを注水口よりも下流に配置したＴＥＸの納入機は現在まで１台もなく，そもそも，樹脂中に含まれる水溶性不純物を洗浄し，押出機から洗浄後の水を排出する構造を有するＴＥＸの納入機自体が１台もない。控訴人が本件発明４を実施したと主張するＴＥＸ１４０についても，乙７から明らかなとおり，顧客の判断により押出機にそもそも洗浄脱水機能自体を付加しないことが決定されたのであり，同機にこのような構造は採用されていない。(5)本件各ノウハウについての控訴人の主張に対し原判決が認定するとおり，控訴人は本件各ノウハウを被控訴人に教授したと主張するのみで，被控訴人への届出を行った事実を主張していない。したがって，そもそも，個別に議論するまでもなく，本件各ノウハウについて特許を受ける権利の譲渡が行われたのかも不明であり，その点だけをもっても本件各ノウハウを根拠とする控訴人の対価請求は失当である。
ア本件ノウハウ１
そもそも，本件ノウハウ１の内容自体が原審での控訴人の主張から変遷しているように解されるが，原判決も認定するとおり，控訴人の挙げる甲７は被控訴人による本件ノウハウ１の実施を示すものではなく（事実としても，被控訴人は控訴人の提案したスクリュに関する数値を実際の製品に採用したことはない。），また，控訴人のその他の主張も，原判決の判断に対する有効な反論とはなっておらず，いずれも失当である。
イ本件ノウハウ２
控訴人は，「乙１３の技術は，本件発明２の注水発泡脱揮技術と全く違うものであることが分かる」と主張するが，結局のところ，控訴人が秘密部分であると主張した内容が乙１３で採用されていることに対する有効な反論になっておらず，失当である。
ウ本件ノウハウ３
控訴人は，本件ノウハウ３の秘密部分を明らかにしておらず，むしろ，すべて公開されていることを前提に，「すべて公開されているとしても，被控訴人に『独占の利益を生じさせるものであるとは認められない』との判断は誤っている」と独自の見解を述べるのみであり，およそ失当である。
エ本件ノウハウ４
控訴人は，原判決の判断について縷々主張する（同主張内容の真偽は不明であり，不分明な点も多い。）が，いずれも，控訴人が主張した秘密部分が乙１４に開示されているとの認定に対する有効な反論となっていない。
オその他のノウハウ
原判決が認定した「その他のノウハウ」は，本件ノウハウ１ないし４との関連性が不明である上，そもそもノウハウとして秘匿されるべき実質を備えるものではないから，これらノウハウによって被控訴人に独占の利益が生じたことはない。
また，ここでの控訴人の主張も不分明であるが，ノウハウとしての秘密性を有するか否かは，真偽はともかく，競合メーカーの技術であるかや，被控訴人が実施しているかとは無関係であり，控訴人の主張はその点について完全に誤解したものといわざるを得ず，いずれも有意なものではない。
なお，控訴人は，乙１３及び１４について「被控訴人の登録ノウハウでもない」など，職務発明の対価請求の制度について誤解した内容の主張をしており，いずれも失当である。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，原判決と同じく，控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は，以下に述べるとおりである。
１本件における基礎的事実関係
証拠（甲１ないし６，甲７の１ないし１３，甲８の１及び２，甲９の１及び２，甲１０，１１，１５，１６，７６，乙１ないし５，乙１６，乙２３ないし２７，乙２８の１ないし４，証人Ａ，控訴人本人Ｘ）及び弁論の全趣旨によれば，本件における基礎的事実関係は以下のとおりであったことが認められる。
(1)当事者


ア一審原告である控訴人は，中国遼寧省大連市の出身で，１９８２年（昭和５７年）１月に中国の国立大学である大連工学院（現大連理工大学）の化学工学専攻を卒業し，その後同大学の助手等として活動していたところ，教授の紹介により日本の広島大学工学部に派遣され，１年後には同大学の文部教官・助手に採用された。控訴人は，同大学在勤中に「ポリマーを含む２成分系及び３成分系の気液平衡の測定並びに推算」というテーマで工学博士号を取得したところ，指導教授の勧めにより，１９９２年（平成４年）４月に一審被告である被控訴人会社に入社し，同社機械電子研究所に配属された。
イ被控訴人会社に入社した控訴人は，１９９２年（平成４年）４月から１９９６年（平成８年）１０月までは契約社員としての，同年（平成８年）１０月以降は主任研究員としての身分を有し，在職中の１９９８年（平成１０年）６月には日本プラスチック成形加工学会青木固技術賞を受賞したことがあるが，被控訴人会社との間の雇用契約上の地位に関する紛争が生じ，被控訴人は控訴人を解雇したと主張し，控訴人はこれを争っている状況にある。
ウ一審被告である被控訴人は，明治４０年（１９０７年）に設立され，機械・鉄鋼・産業機械・電力機器等の製造及び販売等を目的とする株式会社であり，肩書所在地に本社を有するほか，広島市にも研究所を有する。
(2)発明等の内容
被控訴人会社の従業者であった控訴人は，在職中の平成４年（１９９２年）から同１２年（２０００年）ころにかけて，その職務として，概ね下記内容の本件発明１ないし４及び本件ノウハウ１ないし４の各発明に関与した。ア(ｱ)特許公報（甲１）に記載された本件発明１の内容は，次のとおりである。
発明の名称        注水発泡脱揮方法及び装置
特許番号          第２７７１４３８号
出願日            平成５年（１９９３年）１２月１５日
（特願平５－３１５１５４号）
公開日            平成７年（１９９５年）６月２７日
（特開平７－１６４５０９号）
登録日            平成１０年４月１７日
発明者            Ｘ，Ｄ
特許請求の範囲    原判決記載のとおり
出願人            株式会社日本製鋼所
(ｲ)本件発明１は，そのほか，ドイツ連邦共和国（ＤＥ１９５２１７１３Ｃ１，甲２）及びアメリカ合衆国（５６３０９６８号，甲３）においても特許権が付与されている。
イ(ｱ)公開特許公報（甲４）に記載された本件発明２の内容は，次のとおりである。
発明の名称        注水発泡脱揮方法及び装置
出願日            平成９年３月１２日
（特願平９－５７９５４号）
公開日            平成１０年９月２２日
（特開平１０－２４９９１３号）
発明者            Ｘ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
特許請求の範囲    原判決記載のとおり
出願人            株式会社日本製鋼所
(ｲ)上記出願に対し，特許庁は，平成１２年１１月１３日，上記発明は引用文献１（特開平４－２３２７２１号公報［発明の名称脱ガス押出し機，乙１６］及び引用文献２（特開平７－１６４５０９号公報）に記載された発明に基づいて容易に想到することができた（特許法２９条２項）として，拒絶理由通知（乙１）を発するとともに，平成１３年４月６日付けで拒絶査定（乙２）をした。
(ｳ)なお，本件発明２と同内容の発明につきアメリカ合衆国に特許出願したところ，同国では特許第６００７７４９号として登録がなされた（甲５）。
ウ(ｱ)公開特許公報（甲６）に記載された本件発明３の内容は，次のとおりである。
発明の名称        二軸スクリュ押出機における押出量，圧力差，スク
リュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間
の関係を推算する推算方法，並びに二軸押出機におけ
るスクリュのスケールアップを含む設計方法
出願日            平成１０年３月３日
（特願平１０－５０２８７号）
公開日            平成１１年９月１４日
（特開平１１－２４５２８０号）
発明者            Ｘ
特許請求の範囲    原判決記載のとおり
出願人            株式会社日本製鋼所
(ｲ)上記出願に対し，特許庁は，平成１４年２月１９日，その発明の詳細な説明の記載及び特許請求の範囲の記載が特許法３６条の定める記載要件に反するとして拒絶理由通知（乙３）を発するとともに，平成１４年９月２日に拒絶査定（乙４）をした。
これに対し出願人（被控訴人）は，不服の審判請求（不服２００２－１９７２０号）をしたが，平成１８年１２月２０日その請求を取り下げた（乙５）。
エ特許公報（甲１１）に記載された本件発明４の内容は，次のとおりである。
発明の名称        樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置
特許番号          第３２６１３３４号
出願日            平成９年４月２５日
（特願平９－１０９５５９号）
公開日            平成１０年１１月１０日
（特開平１０－２９６７２８号）
登録日            平成１３年１２月１４日
発明者            Ｘ，Ｃ，Ｉ
特許請求の範囲    原判決記載のとおり
出願人            株式会社日本製鋼所
オ本件ノウハウ１ないし４の各内容は，原判決記載のとおりである。なお，そのノウハウとしての完成時期は，本件ノウハウ１は平成１２年（２０００年）３月ころ（甲７の１～１３），本件ノウハウ２は平成６年（１９９４年）１０月ころ（甲８の１，２），本件ノウハウ３は平成８年（１９９６年）８月ころ（甲９の１，２），本件ノウハウ４は平成１０年（１９９８年）６月ころ（甲１０）である。
(3)勤務規則の内容等


ア被控訴人会社においては，特許法旧３５条３項にいう勤務規則として，「発明考案に関する取扱規定」が定められている。同規定は，昭和２８年１２月１日に達示第２８－１３として定められ，その後，昭和３８年，４４年，４９年，５５年，５６年，６３年，平成２年，３年，４年，５年，６年，１６年，１７年，１８年，２１年，２２年に改正されている。イ上記取扱規定は，細部を除き，改正前後においてほぼ共通であり，その内容は，平成１８年４月１日の達示第１８－１３（甲１５）を例にすると，概ね次のとおりである。
①従業員が業務上の発明等をなした場合は，所定の用紙に，発明等の内容その他の必要事項を記載し，すみやかに所属長に届け出なければなら
ない（３条１項）
②従業員は業務上の発明等を前条第１項の規定により届け出る場合は，その発明等にもとづく日本国及び外国における特許を受ける権利，または実用新案権又は意匠権の登録を受ける権利（以下「特許等を受ける権利」という。）を会社に譲渡しなければならない（４条）③会社が，第４条の規定により，特許等を受ける権利を取得した場合は，特許部門は，発明等を出願するか，またはその発明等の内容が発明等の実質を備えるが，ノウハウとして秘匿すべきものとして出願を留保するか，このいずれにも該当しないかについて判定する（６条１項）④前条の規定により，特許部門が必要と認めたものについては出願を行う。なお，発明協会公開技報への掲載は出願とみなす。特許部門が出願を行わないと決定したものについては，会社は，その特許の出願を留保
する（７条１，２項）
⑤会社が，業務上の発明等をなした従業員（以下「発明者」という。）
に対して支払う補償金は，次の５種とする（８条）
１．出願補償金，２．登録補償金，３．実施補償金，４．実績補償金，
５．許諾・譲渡補償金
⑥第７条第１項の規定により出願を行った場合または同条第２項の規定により，その発明等の内容が，発明等の実質を備えるが，ノウハウとして秘匿すべきものとして，特許等の出願を留保し，発明者がノウハウ登録申請書を提出した場合は，会社は第１表に掲げる出願補償金を支払
う（９条１項）
⑦発明等が２人以上の発明者によって共同して行われた場合は，１件あたりの補償金はこれを各人の持分に応じて配分される（９条２項）⑧次の場合は，会社は出願補償金を支払わない。但し，外国出願については，国内出願せずに外国出願した場合には，出願補償金として１国分
を支払う（９条３項）
１．変更出願，分割出願，補正却下による新出願
２．関連意匠出願
３．外国出願
⑨出願を行った発明及び意匠の創作が特許査定及び意匠登録査定になった場合または出願を留保したノウハウが，発明考案審査委員会の審査により，補償すべきノウハウとして登録された場合は，会社は第１表に
掲げる登録補償金を支払う（１０条１項）
⑩会社が，国内又は外国で登録された発明および意匠の創作を登録期間中に実施し利益を得た場合，または補償すべきノウハウとして登録されたノウハウを登録期間中に実施し利益を得た場合は，発明者は実績補償金申請書を特許部門に提出することにより，実績補償金を申請すること
ができる（１２条１項）
⑪会社が，国内又は外国で特許等を受ける権利又はこれに基づく特許権等を他社に実施許諾又は譲渡した場合，または補償すべきノウハウとして登録されたノウハウを他社に実施許諾又は譲渡した場合は，発明者は許諾・譲渡補償金申請書を特許部門に提出することにより，許諾・譲渡
補償金を申請することができる（１３条１項）
⑫会社が従業員に対して支払う奨励金は次の４種とする（１５条）１．出願奨励金，２．外国出願奨励金，３．無効審判奨励金，４．無効
審判成功奨励金
⑬外国出願依頼があり，特許部門の審査を経て，外国出願の稟申が承認され，出願を行ったときは，会社は第２表に掲げる外国出願奨励金を支払う。ただし，同一の発明等を複数国に出願する場合は，一国分のみ支払い，出願国毎には支払わない。なお，第９条３項３号但書の規定により，出願補償金を支払った場合には，外国出願奨励金を支払わない（１７条）
⑭発明等の出願及び出願推進に意欲的に取り組み，その業績が多大と特許部門において認められる者に対して，会社は次の賞を授与する。
１．ハイレベル賞，２．出願推進賞
さらに，登録された発明等の実施により，会社が顕著な利益を得た場合には，各事業所毎に設けられる表彰委員会を経て表彰するものとする
（２０条）
⑮当該年度に出願した中で，出願の内容および出願件数を考慮して，特許部門が選定した優秀発明者を対象とし，会社は，第３表に掲げる表彰金を支払う。ただし，出願の内容が著しく秀でている場合は，金額を別
途考慮する（２１条）
⑯第１表の補償金，第２表の奨励金，第３表の表彰金の定めは，次のとおりである。
⑰上記規定は，平成１８年４月１日から施行するが，実績補償金及び許諾・譲渡補償金の算定及び支払方法については，平成１７年４月１日以降にその支払の申請が行われたものまで遡及して適用される（付則・第２項）
ウまた，前記取扱規定の付属的定めとして「実績補償金及び許諾・譲渡補償金申請要領書」（甲１６）が制定されており，同要領の概要は，下記のとおりである。
１．実績補償金の申請（支払い）手順
(1)知的財産部は，毎年１０月に登録から３年，６年，９年経過した特許権等で権利が維持されているものを検索し，その一覧表を発明が帰属している部門（以下，「発明部門」という。）に送付する。(2)発明部門の特許推進者は，特許権等の一覧表を発明者に配布し，会社が発明を実施しかつ利益を得ていれば実績補償金を申請することができる旨を発明者に通知する。
(3)通知を受けた発明者は，当該特許権等の実施状況を調査した後，当該製品（機種）の過去３年間（一覧表を受け取った年の３年前の年度から１年前の年度）の利益を当該事業部の企画部門に問い合わせる。発明の実施により会社が利益を得ている場合には，発明者は，実績補償金算定要領に基づいて「実績補償金申請書」を作成し，特許公報を添付して，部門長に提出する。


(4)部門長は，「実績補償金申請書」に記載された内容（発明の特許寄与率，発明者貢献度など）の確認を行った後，「実績補償金申請書」（特許公報を添付）を知的財産部に送付する。
(5)知的財産部は，「実績補償金申請書」をチェックし疑問点があれば，発明者あるいは発明部門に問い合わせ，明確にした後，当該事業部の企画部門に送付する。
(6)当該事業部の企画部門は，「実績補償金申請書」の内容（期間利益など）を確認し，知的財産部へ返却する。
(7)知的財産部は，「発明考案審査委員会」（委員長：研究開発本部長，委員：当該事業部門の事業部長，人事部担当役員及び委員長が任命する者，事務局：知的財産部）を開催する。
「発明考案審査委員会」は，「実績補償金申請書」の内容を審査し，実績補償金の額を決定し審査結果を「実績補償金申請書」に記入する。(8)知的財産部は，審査結果が記入された「実績補償金申請書」（写し）を発明者及び当該事業部へ送付（通知）する。
(9)「実績補償金申請書」（写し）を送付してから２ヶ月以内に，発明者から不服申立がなければ，当該事業部は，発明考案審査委員会の決定に基づき，実績補償金を発明者に支払う。
(10)補償すべきノウハウとして登録されたノウハウを登録期間中に実施し，会社が利益を得ている場合は，発明者は特許権等と同様に，補償金算定要領に基づいて「実績補償金申請書」を作成し，ノウハウ登録書を添付して部門長に提出することができる。
これ以降の手順は，前記(4)～(9)の手順に準ずるものとする。尚，ノウハウ登録書の取扱については，機密情報管理規定によるものとする。
＜略＞
４．実績補償金算定要領
(1)実績補償金の算定式
登録された発明等を登録期間中に実施し利益が得られた場合は，次の計算式により実績補償金の申請額を計算する。但し，実績補償金の計算結果が５万円未満のときは申請を見送ること。また，申請額は１万円未満を四捨五入とする。
実績補償金＝期間利益×１／４×特許寄与率×発明者貢献度
その発明の実施による利益
期間利益：該当期間（原則として３年間）の該当製品（機種）の粗利とする。
粗利＝売上金額－製造原価－販売直接費
１／４：利益は，資本・営業・製造・技術の４要素によるものとして，技術が貢献した割合は原則として１／４とする。
特許寄与率＝Ａ×Ｂ
Ａ：当該特許発明技術がその製品に占める割合と，Ｂ：当該特許発明技術の利益への寄与度により決定する。尚，関連特許についても特許寄与率で考慮する。
発明者貢献度：①発明がなされた過程，②発明の権利化の過程，③発明の事業化の過程における発明者の貢献を評価して，発明者貢献度を決定する。
(2)特許寄与率の決め方
技術（設計・製造技術）は，従来技術，当該特許発明技術及びその他の特許発明技術とから成っている。特許寄与率は，Ａ：当該特許発明技術がその製品に占める割合と，Ｂ：当該特許発明技術の利益への寄与度により決定する。
Ａ：当該特許発明技術がその製品に占める割合
特許発明がその製品に占める割合を決めるために，発明の種類により，その算定方法を次の①～④の中から選択する。
①当該特許発明に係わる部分（装置，部品）が，その製品全体のコスト（１次原価）に占める割合（参考：Ａ＝０．０００１～０．００１～０．０１～０．１）
・「当社製品の装置，部品」の発明など。
②当該特許発明が奏する機能（作用）が，その製品の全体機能（作用）に占める割合（方法特許など当該特許発明に係わる部分が，製品全体のコストに占める割合を決められない場合）
（参考：Ａ＝０．０００１～０．００１～０．０１～０．１）・「当社製品を使用した製造方法」，「当社製品の使用方法」，「当社製品の制御方法」の発明など。
③当社製品を製造するために実施される特許発明であって，当該特許発明を実施する工程が，その製品全体を製造する全工程に占める割合（参考：Ａ：０．０００１～０．００１～０．０１～０．１）
・「当社製品を生産する方法」の発明など。
④その他有効な手段があれば，それによって決定してもよい。
＜略＞
Ｂ：当該特許発明技術の利益への寄与度（Ｂ＝０．２～１．８）①発明の技術レベル，②発明の独占排他性，③性能向上，④コスト低減効果により発明を評価して，その評価点の合計点から寄与度を決定する。特許発明の評価に当たっては，下記の指標を参考にすること。
尚，実績補償金算定のための期間利益として粗利を用いているため，利益額が営業利益よりは高めになるので，特許発明に評価点を与える際には，この点も考慮する。
①発明の技術レベル（基本発明か，改良発明か）
・新しい基本発明で技術レベルは非常に高い。        ：５点・主要部の改良発明で技術レベルは高い。            ：４点・周辺部の改良発明で技術レベルは中程度            ：３点・周辺部の改良発明であるが技術レベルはやや低い。：２点・部品の改良程度で技術レベルは低い。              ：１点②発明の独占排他性（代替技術によって発明を回避することが困難か）
・代替品・代替方法によって，この発明を回避することが極めて困難。                                        ：５点・代替品・代替方法によって，この発明を回避することが困難。
：４点
・代替品・代替方法によって，この発明を回避することがやや困難。                                          ：３点・代替品・代替方法によって，この発明を回避することが容易。
：２点
・代替品・代替方法によって，この発明を回避することが極めて容易。                                          ：１点③性能向上（従来技術と比較して性能向上があるか）・従来技術と比較し，性能向上は非常に大きい（２５％以上）。
：５点
・従来技術と比較し，性能向上は大きい（２１～２４％）。
：４点
・従来技術と比較し，性能向上は中程度（１１～２０％）。
：３点
・従来技術と比較し，性能向上は小さい（６～１０％）。
：２点
・従来技術と比較し，性能向上は非常に小さい（５％以下）。
：１点
④コスト低減効果（従来技術と比較してコスト低減効果があるか）
・従来技術と比較し，コスト低減効果は非常に大きい（２５％以上）。                                          ：５点・従来技術と比較し，コスト低減効果は大きい（２１～２４％）。
：４点
・従来技術と比較し，コスト低減効果は中程度（１１～２０％）。


：３点
・従来技術と比較し，コスト低減効果は小さい（６～１０％）。
：２点
・従来技術と比較し，コスト低減効果は非常に小さい（５％以下）。                                            ：１点
＜略＞
エ被控訴人は，控訴人（ただし，共同発明の分についてはその代表者として）に対し，本件各発明に関し，上記取扱規定にいう出願補償金・登録補償金・出願奨励金の要件のみ満たすとして，以下のとおり支払いを行った（合計金７万４０００円，乙２３，乙２４，乙２８の１ないし４）。
(ｱ)本件発明１
平成６年１月７日        出願補償金７０００円平成１０年６月２５日    登録補償金１万３０００円
外国出願奨励金１万円
(ｲ)本件発明２
平成９年４月７日        出願補償金７０００円
外国出願奨励金１万円
(ｳ)本件発明３
平成１０年３月２７日    出願補償金７０００円
(ｴ)本件発明４
平成９年５月２６日      出願補償金７０００円平成１４年２月２５日    登録補償金１万３０００円(4)本件各発明及び本件各ノウハウの第三者への使用許諾の有無使用者たる被控訴人は，本件各発明及び本件各ノウハウを第三者に使用許諾したことはない。
２検討
(1)前記認定事実によれば，本件発明１ないし４，本件ノウハウ１ないし４は，いずれも被控訴人会社の従業者であった控訴人が使用者たる被控訴人における職務としてなしたものであり，また前記「発明考案に関する取扱規定」により発明又はノウハウ（ただし本件各ノウハウが同規定上の要件を満たすかどうかは後記のとおり）が被控訴人に譲渡された時期は平成４年４月１日（入社時）以降平成１２年３月ころ（本件ノウハウ１，甲７の１～１３）までの間であるから，職務発明の譲渡対価については平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（旧３５条）３項が適用されることになる。そして，旧３５条は，前記のとおり「従業者等は，契約，勤務規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したときは，相当の対価の支払を受ける権利を有する」（３項）とし，「前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」（４項）としているので，以下においては上記条文を前提に検討する。
なお，前記のとおり本件発明１についてはドイツ連邦共和国及びアメリカ合衆国の，本件発明２についてはアメリカ合衆国の各特許が登録されているが，職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合にも特許法旧３５条３，４項が類推適用される（最高裁平成１８年１０月１７日第三小法廷判決・民集６０巻８号２８５３頁参照）ので，これらの事情も併せて検討することとする。
(2)ところで，特許法旧３５条３項にいう「相当の対価」とは，発明者たる従業者が使用者に対し「特許を受ける権利」等を承継させたことによる対価のことであるが，その対価額の算定に当たっては，譲受人たる使用者において一定の経済的利益を受けたことが前提となるというべきである。したがって，使用者が当該権利を第三者に実施させてライセンス収入（通常実施権又は専用実施権等設定の対価）を受け若しくは受けるべき又は自社実施により独占の利益を受け若しくは受けるべきときは，その金額が上記対価額算定の重要な要素となるが，当該権利を第三者に実施させたこともなく自社において実施したこともないとき，又は自社において実施したとしても後日なした特許出願につき拒絶査定を受け特許登録に至らないことが確定したときは，使用者たる譲受人において当該譲受けによる経済的利益を現実に取得していないことになるから，譲渡人たる従業者が使用者に請求することができる対価額は，勤務規則（本件では前記「発明考案に関する取扱規定」）に予め定められた金額のみである，と解するのが相当である。原判決は，本件発明１ないし４及び本件ノウハウ１ないし４につき，被控訴人が自社で実施したと認めるに足りる証拠もない等として，控訴人の本訴請求を棄却し，これに対し控訴人は当審においてもこれを争っているので，以下，個別に検討することとする。
(3)本件各発明，本件各ノウハウの実施等について
ア本件発明１について
(ｱ)本件発明１の意義
ａ本件発明１に係る特許公報（甲１）には，以下の記載がある。
(a)特許請求の範囲
・【請求項１】「スクリュ(5)を有する押出機(2)の注水分散ゾーン(10)で溶融混練されているポリマー融体(20)に水が供給されて混練分散され，その下流の脱揮ゾーン(11)で前記ポリマー融体(20)中の揮発分が水と共に気化されて除去される注水発泡脱揮方法において，前記注水分散ゾーン(10)と前記脱揮ゾーン(11)との間に減圧膨張ゾーン(30)を設け，前記ポリマー融体(20)中に分散された水の気泡を成長させると共に前記減圧膨張ゾーン(30)の下流端部において気泡を崩壊させることを特徴とする注水発泡脱揮方法。」・【請求項２】「前記注水分散ゾーン(10)，減圧膨張ゾーン(30)及び脱揮ゾーン(11)における前記ポリマー融体(20)に対する処理が１台の押出機(2)において複数回繰返して行われることを特徴とする請求項１記載の注水発泡脱揮方法。」
・【請求項３】「上流端部の原料供給口と下流端部の吐出口との間に１組又は複数組の注水口(3)及び間隔をおいてその下流にベント口(4)を設けたシリンダ(1)と前記シリンダ(1)内孔に回転可能に挿入されたスクリュ(5)とで構成される押出機において，前記注水口(3)からその下流のベント口(4)までの間に，注水口(3)を含む部分に混練分散スクリュを配置し，前記混練分散用スクリュ(13)の下流に減圧リング(32)を配置し，前記減圧リング(32)は，円柱部(32a)とその下流部のリング部(32b)に複数のスリット(32c)を形成した構成であると共に，前記減圧リング(32)の下流且つ前記ベント口(4)を含む部分にフルフライトスクリュ(5a)を配置したことを特徴とする注水発泡脱揮装置。」
(b)発明の詳細な説明
・【産業上の利用分野】「本発明はポリマーの注水発泡脱揮方法及び装置に関し，特に，ポリマー融体中から揮発分を効率よく除去するための新規な改良に関する。」（段落【０００１】）


・【発明が解決しようとする課題】「従来の注水発泡脱揮方法及び装置は以上のように構成されていたため，次のような課題が存在していた。すなわち，図７に示されるように，注水分散ゾーンにおけるポリマー融体の圧力Ｐは下流の第２リングを通過後急激に減圧されるため，水が分散しているポリマー融体中の水の気化による気泡の生成，成長及び崩壊は主にこの第２リングを通過している際に発生し，気泡が十分成長しておらず，その滞留時間も短い。その結果，脱揮効率に関わる拡散面積とされる気泡／ポリマー界面の面積は比較的小さく，拡散時間とされる気泡の滞留時間は短く，十分な脱揮が行われなかった。また，ポリマー融体中に分散している水が気化する際，その周囲のポリマー融体から急激に熱を奪うため，生じた気泡の周囲のポリマー融体界面膜部の温度が局部的にポリマー融体の温度よりかなり低くなり，すなわち過冷状態となり，この膜層を通じて拡散される揮発分の拡散速度が落ちていた。さらに，第２リング通過後に集中して短時間のうちに急激に起こる気泡の生成，成長とその崩壊によりポリマー細片が発生してベント口から吸引排出されるエントレ現象が起こりやすかった。」（段落【０００５】）
・【課題を解決するための手段】「本発明による注水発泡脱揮方法は，スクリュを有する押出機の注水分散ゾーンで溶融混練されているポリマー融体に水が供給されて混練分散され，その下流の脱揮ゾーンで前記ポリマー融体中の揮発分が水と共に気化されて除去される注水発泡脱揮方法において，前記注水分散ゾーンと前記脱揮ゾーンとの間に減圧膨張ゾーンを設け，前記ポリマー融体中に分散された水の気泡を成長させると共に前記減圧膨張ゾーンの下流端部において気泡を崩壊させる方法である。」（段落【０００７】）・【発明の効果】「本発明による注水発泡脱揮方法及び装置は，以上のように構成されているため，次のような効果を得ることができる。すなわち，注水分散ゾーンと脱揮ゾーンとの間に減圧膨張ゾーンが設けられているため，気泡を容易に成長させて気泡／ポリマー界面積を増加させると共にこの気泡を減圧膨張ゾーンの減圧リングのリング部で最大限に崩壊させ，その中の揮発分を真空中に暴露して拡散させ，脱揮効果を従来よりも大幅に向上させることができる。また，この減圧リングにより水が分散している高圧下のポリマー融体を適切に減圧させ，その滞留時間の延長を図ることにより脱揮効果を高めることができる。従って，水の気化によるポリマー融体内の局部過冷現象を緩和することができる。また，急激な圧力変化を減圧リングで緩和しているため，従来発生していたエントレを減少させるあるいは防止することができる。さらに，スクリュのＬ／Ｄ（長さ／直径）とポリマー融体の流量が一定であれば，押出機の出口におけるポリマー融体中の揮発分の含有量を大幅に下げることができる。スクリュのＬ／Ｄと出口のポリマー融体中の揮発分の含有量とが一定であれば，ポリマーの処理量を増やすことができる。また，ポリマー融体の流量と出口のポリマー融体中の揮発分の含有量が一定であれば，スクリュのＬ／Ｄ（長さ／直径）を短縮することができる。」（段落【００１９】）
ｂ以上の記載によれば，ポリマーの注水発泡脱揮方法及び装置に関する本件発明１は，従来技術では注水分散ゾーンにおけるポリマー融体の圧力は下流の第２リングを通過後急激に減圧されるため，気泡が十分成長せず，その滞留時間も短く，十分な脱揮が行われなかったこと等を課題とし，これを解決するために，注水分散ゾーンと脱揮ゾーンとの間に減圧膨張ゾーンを設け，ポリマー融体中に分散された水の気泡を成長させると共に減圧膨張ゾーンの下流端部において気泡を崩壊させることで，脱揮効果を従来より大幅に向上させることを可能にしたものと認められる。
(ｲ)本件発明１の実施の有無
ａ原判決２２頁下６行目から２４頁２行目までを引用する。ｂ(a)控訴人は，脱揮二軸押出機に関しては，注水分散ゾーンの下流側に減圧膨張ゾーンを設けるという特徴があれば，そこに適用されるスクリュエレメントの種類を問わず，いずれも本件発明１の請求項１の「注水発泡脱揮方法」という発明内容に当たる旨主張する。控訴人の主張は必ずしも明確でないが，いずれにしても，本件発明１の請求項１に係る部分は，「減圧リング」についての記載はないものの，「前記注水分散ゾーン(10)と前記脱揮ゾーン(11)との間に減圧膨張ゾーン(30)を設け，前記ポリマー融体(20)中に分散された水の気泡を成長させると共に前記減圧膨張ゾーン(30)の下流端部において気泡を崩壊させること」を特徴とするものであるから，請求項３における「減圧リング」に代わり，「減圧膨張ゾーンの下流端部において気泡を崩壊させる何らかの手段」が必要というべきである。
仮に，控訴人の上記主張が，上記のような「減圧膨張ゾーンの下流端部において気泡を崩壊させる何らかの手段」についても不要とするものであれば，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって，採用することができない。また，スクリュエレメントの種類については，そもそも請求項１の特許請求の範囲上問題となっていないが，いずれにしても，「減圧膨張ゾーンの下流端部」における気泡の崩壊を問題とすべきであって，スクリュエレメントによる気泡の崩壊は，「減圧膨張ゾーンの下流端部」に限られるものではなく，控訴人の上記主張は理由がないというべきである。
なお，控訴人は，減圧膨張ゾーンの下流端部において，発泡溶融樹脂の中の気泡につき，気泡内外の圧力差による自然的崩壊，及びスクリュエレメントのせん断力による強制的崩壊が起こる旨主張する。
しかし，減圧膨張ゾーンの下流端部における「気泡内外の圧力差による自然的崩壊」や「スクリュエレメントのせん断力による強制的崩壊」等については，何ら明細書（甲１）には記載されておらず，採用することができない。
(b)一方，被控訴人は，発明の詳細な説明の記載や出願の経緯等からすれば，本件発明１の請求項１に関しても「減圧リング」又はこれに代わる手段の存在が要件となっている旨主張するところ，少なくとも本件発明１の請求項１において「減圧リング」に関する記載が全くない以上，その存在が要件であると解することはできないが，本件発明１に関しては「減圧リング」を用いたものしか実施例がないことをも考慮すれば，前記のとおり，「減圧リング」に代わる何らかの手段により，成長した気泡を減圧膨張ゾーンの下流端部において崩壊させることが必要というべきである。
いずれにしても，被控訴人による本件発明１の実施を認めるに足りる証拠はない。
イ本件発明２について
(ｱ)本件発明２に係る特許出願が日本においては拒絶査定を受け確定した
ことに関する控訴人の主張につき
ａ本件発明２は，被控訴人も主張するとおり，減圧リング又はそれに代わる手段により「成長した水の気泡を減圧膨張ゾーンの下流端部において崩壊させる」との限定を欠いており，その点に関しては，本件発明１よりも実質的に広い内容の発明といえる。


控訴人は，被控訴人が，本件発明２に関する拒絶理由通知書を控訴人に見せず，不服審判を申し立てるかを問い合わせず，不服審判のチャンスを意図的に逃した旨主張するところ，本件での事実関係の下，控訴人の上記主張は認められないかにつき，念のため検討することとする。
ｂ本件発明２の意義
(a)本件発明２に係る公開特許公報（甲４）には，以下の記載がある。・【請求項１】「一対の同方向回転するスクリュ(6)を有する押出機の注水分散ゾーン(11)で混練されているポリマー融体に水を供給して混練分散し，その下流の脱揮ゾーン(12)で前記ポリマー融体中の揮発分が水と共に気化されて除去される注水発泡脱揮方法において，前記押出機の上流側の充満ゾーン(10)から前記注水分散ゾーン(11)へ前記ポリマー融体を抵抗を介さずに押出し，前記注水分散ゾーン(11)のみにリング(15)で抵抗を設け圧力を増加させた状態で注水を行うことを特徴とする注水発泡脱揮方法。」
・【請求項２】「前記注水分散ゾーン(11)の下流端から前記脱揮ゾーン(12)のベントポート(5)の間に押出し性を有する減圧膨張ゾーン(17)を設け，前記ポリマー融体の流速を緩和することを特徴とする請求項１に記載の注水発泡脱揮方法。」
・【請求項３】「シリンダ(1)の上流側から材料供給口(3)，注水口(4)及びベントポート(5)が設けられ，その内部には一対の同方向回転するスクリュ(6)が互いに重なり合って噛合した状態で回転自在に設けられる押出機の上流側から順次充満ゾーン(10)，前記注水口(4)を有する注水分散ゾーン(11)，減圧膨張ゾーン(17)及び前記ベントポート(5)を有する脱揮ゾーン(12)が構成される注水発泡脱揮装置において，前記注水分散ゾーン(11)の前記注水口(4)の下流のみにリング(15)を配置し，前記リング(15)は前記押出機に１ケ所のみ設けられていることを特徴とする注水発泡脱揮装置。」・【発明の属する技術分野】「本発明はポリマーの注水発泡脱揮方法及び装置に関し，特に，１ケ所のみのリングを用いることによりポリマー融体中から揮発分を効率よく除去するための新規な改良に関する。」（段落【０００１】）
・【発明が解決しようとする課題】「従来の注水発泡脱揮方法及び装置は・・・，次のような課題が存在していた。すなわち，押出機に一対のリングを用い，注水分散ゾーンの上流側に一方のリングを用いたため，そこでの流れ抵抗が大きく，ポリマー融体がリングとシリンダのクリアランス部を通過する際，ポリマー融体の圧力が下がり，高い注水圧と高押出量が得られず，またこのリングのクリアランス部の剪断熱が発生するため，脱揮効率を向上させるための高いスクリュ回転数，注水圧，良い水の分散効果が得られなかった。」
（段落【０００７】）
・【課題を解決するための手段】「本発明による注水発泡脱揮方法は，一対の同方向回転するスクリュを有する押出機の注水分散ゾーンで混練されているポリマー融体に水を供給して混練分散し，その下流の脱揮ゾーンで前記ポリマー融体中の揮発分が水と共に気化されて除去される注水発泡脱揮方法において，前記押出機の上流側の充満ゾーンから前記注水分散ゾーンへ前記ポリマー融体を抵抗を介さずに押出し，前記注水分散ゾーンのみにリングで抵抗を設け圧力を増加させた状態で注水を行う方法である。」（段落【０００９】）・【発明の効果】「本発明による注水発泡脱揮方法及び装置は，以上のように構成されているため，次のような効果を得ることができる。すなわち，押出機には注水分散ゾーンのみにリングを設けているため，上流の充満ゾーンから注水分散ゾーンへポリマー融体を抵抗を介さずに押出し，注水分散ゾーンにおける高い注水圧が得られ，スクリュ回転数を高くすることが可能となり，水の分散効果が向上することにより脱揮効率が向上すると共に高押出量を得ることができる。さらに，従来の注水分散ゾーン上流側のリングを押出し性フルフライトスクリュに置き換えたことにより，注水分散ゾーンにおける高い注水圧が得られ，処理能力を向上させることができる。」（段落【００１７】）
(b)以上の記載によれば，ポリマーの注水発泡脱揮方法及び装置に関する本件発明２は，従来技術では押出機に一対のリングを用い，注水分散ゾーンの上流側に一方のリングを用いたため，そこでの流れ抵抗が大きく，ポリマー融体がリングとシリンダのクリアランス部を通過する際，ポリマー融体の圧力が下がり，高い注水圧と高押出量が得られないこと等を課題とし，これを解決するために，押出機では注水分散ゾーンのみにリングを設けることで，水の分散効果を向上させ，脱揮効率を向上させることを可能とした発明であると認められる。
ｃ特許要件具備の有無
(a)乙１（拒絶理由通知書）及び乙２（拒絶査定）によれば，本件発明２に係る特許出願は，乙１６公報（特開平４－２３２７２１号公報，公開日：平成４年８月２１日）及び特開平７－１６４５０９号公報（公開日：平成７年６月２７日，本件発明１に係る特許出願の公開公報）から容易想到であるとして進歩性が否定され，拒絶されたことが認められる。
(b)そして，本件発明２に係る平成１２年１１月１３日付け拒絶理由通知（乙１）は，本件発明２の請求項１に係るもの（以下「本件発明２－１」という。）と乙１６公報に記載された発明（乙１６発明）を対比した上で，乙１６発明における処理域ｂ，押出機区分ｃ，脱ガス域ｄ，圧力ブラインド４が，それぞれ本件発明２－１の充満ゾーン１０，注水分散ゾーン１１，脱揮ゾーン１２，リング１５に相当するとし，両発明の相違点として，「本件発明２－１の二軸押出機が，同方向に回転するのに対し，乙１６発明の二軸押出機が，同方向に回転するものであるかどうか不明である点」を挙げた上で，二軸押出機の回転方向を，同方向にするか，異方向にするのかは，押出材料等の性質に応じて当業者が適宜選択し得るものであり，乙１６発明の二軸押出機を同方向回転するスクリュとして，本件発明２－１とすることは，当業者が容易に想到し得た旨，乙１６発明におけるリング（圧力ブラインド）の形状を，スクリューやシリンダの形状に応じて適宜設計を変更することも当業者が容易になし得る旨の判断を示している。
このうち，乙１６公報の【図２】及び【図４】に，同方向に回転する二軸押出機が記載されていることからすれば，二軸押出機の回転方向については，本件発明２－１と乙１６発明との相違点ではなく一致点であるといえるが，それ以外は，上記拒絶理由通知書の判断は相当といえる。


したがって，被控訴人が，控訴人に対して，拒絶理由通知書を見せず，不服審判のチャンスを逃してしまったか否かにかかわらず，本件発明２－１は少なくとも進歩性を欠く発明であって，特許となり得る余地はないものである。
(c)また，上記の平成１２年１１月１３日付け拒絶理由通知書（乙１）では，本件発明２の請求項２に係るもの（以下「本件発明２－２」という。）及び請求項３に係るもの（以下「本件発明２－３」という。）につき，乙１６発明との間で，「本件発明２－２，２－３の二軸押出機が同方向に回転するのに対し，乙１６発明の二軸押出機が，同方向に回転するものであるかどうか不明である点」との相違点（この点については，前記(b)のとおり，相違点ではないものと認められる。）のほか，「本件発明２－２が，注水分散ゾーン（１１）の下流端と，ベントポート（５）の間に，押出性を有する減圧膨張ゾーン（１７）を設けて，ポリマー融体の流速を緩和するのに対し，乙１６発明には，押出性を有する減圧膨張ゾーンがない点」との相違点があるとした上で，「気圧を徐々に減圧させ，気泡を成長させることによって，ポリマー融体の流速を緩和するような減圧膨張ゾーンを，注水分散ゾーンの下流端とベントポートの間に設けることは，当該技術分野においては周知の技術である（特開平７－１６４５０９号公報参照）ので，乙１６発明において，注水分散ゾーンの下流端と，ベントポートの間に，押出性を有する減圧膨張ゾーンを設けることは，当業者が容易に想到し得た」との判断を示している。
このうち，減圧膨張ゾーンを注水分散ゾーンの下流端とベントポートの間に設けることが周知であったか否かはともかくとして，上記拒絶理由通知書において周知の技術として例示されている特開平７－１６４５０９号公報は，本件発明１の特許出願（特許願，乙１８）の公開公報であり，少なくとも，本件発明２に係る特許出願時には，上記公開公報により，「注水分散ゾーンと脱揮ゾーンとの間に減圧膨張ゾーンを設けて，ポリマー融体の流速を低下させること」は公知になっていたというべきであるから，上記拒絶理由通知書記載の判断は相当である。
なお，上記拒絶理由通知書においては，本件発明２－２についてのみ，「注水分散ゾーン（１１）の下流端と，ベントポート（５）の間に，押出性を有する減圧膨張ゾーン（１７）を設けて，ポリマー融体の流速を緩和するのに対し，乙１６発明には，押出性を有する減圧膨張ゾーンがない点」を乙１６発明との相違点として挙げているが，実際には，本件発明２－３についても，乙１６発明との間で「減圧膨張ゾーン」についての相違点が存在するものと認められる。しかし，上記相違点についても，本件発明２－２と乙１６発明との間の相違点と同様に容易想到といえるから，上記拒絶理由通知書の判断は，結論において誤りはない。
(d)なお，控訴人は，乙１６発明は本件発明２とは全く異なる脱揮機構に基づく旨主張するが，前記のとおり，本件発明２と乙１６発明とは極めて類似した発明であるから，控訴人の上記主張は採用できない。
また，控訴人は，「二軸押出機の回転方向を，同方向にするか，異方向にするかは，押出材料等の性質に応じて，当業者が適宜選択し得るものである」旨の拒絶理由通知書の判断を争うが，そもそも，前記のとおり，本件発明２と乙１６発明とは，この点につき相違していないのであるから，控訴人の上記主張は前提を欠くものである。
さらに，控訴人は，減圧膨張ゾーンは本件発明２の独特な強制的注水発泡脱揮技術における気泡成長段階のコントロール手段として発明され，乙１６発明にはなく，拒絶理由通知書における判断は，本件発明２－２における「減圧膨張ゾーン」の「ポリマー融体の流速を緩和する」という重要な機能を看過しており，誤りである旨主張する。
しかし，前記のとおり，本件発明２に係る特許出願時には，既に「注水分散ゾーンと脱揮ゾーンとの間に減圧膨張ゾーンを設け，ポリマー融体の流速を低下させること」が公知となっていたといえることからすれば，上記拒絶理由通知書における判断に誤りはない。(ｲ)アメリカ合衆国における本件発明２の実施に関する控訴人の主張につき原判決２４頁下３行ないし下２行記載のとおり，実施の事実を認めるに足りる証拠はない。
ウ本件発明３について
(ｱ)本件発明３の実施の有無
ａ被控訴人が本件発明３を実施していることを認めるに足りる証拠がないことは，原判決２５頁１行ないし２６頁４行記載のとおりである。
ｂなお，上記実施を認めるに足りる証拠がないことを敷衍して説明すれば，次のとおりである。
(a)本件発明３に係る公開特許公報（甲６）には，以下の記載がある。・【請求項１】「完全噛み合い型二軸スクリュ押出機の押出性能に関
する無次元化式
【数１】
Ｑ’＝ａ・ｆ－ｂ・ｇ・ΔＰ’／Ｌ’式（１）
ただし，ａとｂは，スクリュの外径ＤＳ，チップ数ｐ，リードｔ，溝深さ（最大値）Ｈ及びスクリュチップとバレル間の間隙δに関係する係数。ｆとｇは，融体の粘性特性，例えば指数法則流体の指数に関係する補正係数。Ｑ’は無次元化流量，ΔＰ’は無次元化圧力差，Ｌ’は無次元化充満長さで，それぞれ次式で計算される，
【数２】
Ｑ’＝Ｑ／（Ｎ・ＤＳ３）   式（２）
ΔＰ’＝ΔＰ／（η・Ｎ）式（３）
Ｌ’＝Ｌ／ＤＳ            式（４）
ただし，Ｑは融体の体積流量（押出量），ΔＰは圧力差，ηは融体の剪断粘度，Ｎはスクリュの回転速度，Ｌはフルフライトスクリュの流路内における充満長さ，を用いて押出量（Ｑ），圧力差（ΔＰ），スクリュの回転速度（Ｎ），及びスクリュ流路内の充満長さ（Ｌ）の間の関係を推算することを特徴とする二軸スクリュ押出機における押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法。」
・【請求項２】「下記の無次元化式
【数３】
ＣＬ’＝ＣＬ’°＋α’＋δ’
＝１－Ｈ’＋α’＋δ’   式（７）
ε’＝ＣＬ’°・β（Ｔ－Ｔ°）式（17）
ω’＝ω／ＤＳ
＝δ’＋α’－ε’
＝δ’＋（ｎ－１）ε’     式（19）


≧δ’                     式（20）ｎ≧１                         式（21）
ここに，
【数４】
ＣＬ’＝ＣＬ／ＤＳ         式（８）
ＣＬ’°＝ＣＬ°／ＤＳ         式（９）
α’＝α／ＤＳ                    式（10）
δ’＝δ／ＤＳ           式（11）
Ｈ’＝Ｈ／ＤＳ                      式（12）ただし，ＣＬは設計軸間距離，ＣＬ’は無次元化設計軸間距離，ＣＬ°は理論軸間距離，ＣＬ’°は無次元化理論軸間距離，αは二軸スクリュ同士間の設計間隙，α’は二軸スクリュ同士間の無次元化設計間隙，δはバレルとスクリュ間の設計間隙，δ’はバレルとスクリュ間の無次元化設計間隙，Ｈはスクリュの溝深さ（最大値），Ｈ’はスクリュの無次元化溝深さ（最大値），εは設計最高温度のときの熱膨張による二軸スクリュ同士間の間隙減少量，ε’は設計最高温度のときの熱膨張による二軸スクリュ同士間の無次元化間隙減少量，βはスクリュ材の熱膨張係数，Ｔはスクリュの温度，Ｔ°は室温（２５℃），ωは使用温度における二軸スクリュ同士間の実際間隙，ω’は使用温度における二軸スクリュ同士間の無次元化実際間隙，ｎは軸間間隙の安全係数，に基づいて各部寸法を決定することを特徴とする二軸押出機におけるスクリュのスケールアップを含む設計方法。」
・【請求項３】「二軸スクリュ押出機における押出量（Ｑ），圧力差（ΔＰ）スクリュの回転速度（Ｎ），及びスクリュ流路内の充満長さ（Ｌ）の間の関係を推算する推算方法に対して，請求項２に記載された計算式を導入して推算することを特徴とする二軸押出機における押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法。」
・【発明の属する技術分野】「本発明は，二軸スクリュ押出機における押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法，並びに二軸スクリュ押出機におけるスクリュのスケールアップを含む設計方法に関するものである。」（段落【０００１】）
・【発明が解決しようとする課題】「しかしながら，・・・従来の二軸押出機のスクリュの形状・寸法の決定方法には，二軸のスクリュ同士を互いに干渉し合わないように設計するための具体的な設計技術や計算式はなかったのが実情である。また，たとえば，同じ方法で設計した二軸押出機であっても，スクリュ直径寸法の異なる２つの装置の間には，押出特性（スクリュの回転数範囲，溶融樹脂の押出量，昇圧能力又は圧力変化と溶融樹脂充満ゾーンとの間の関係など）に相関性がみられないことが多かったのが実情である。このため，ある標準の二軸スクリュの各部の寸法に基づいて，どのようにしてスケールアップ（又はスケールダウン）したら相関性のある結果が得られるのかが不明であり，指針となるような計算式が提供できないという問題点がある。すなわち，従来の二軸押出機のスクリュの設計方法では，樹脂処理量（押出量）を変更する必要があっても，そのような要望に応じられるような二軸押出機のスケールアップやスケールダウンが困難であった。本発明は，このような課題を解決することを目的としている。」（段落【０００５】）・【課題を解決するための手段】「本発明は，以下のような無次元化式に基づいて二軸押出機の押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算し，また，以下のような無次元化式に基づいて二軸押出機のスクリュを設計したり，スケールアップしたりすることにより，上記課題を解決する。・・
・」（段落【０００６】）
・【発明の効果】「以上説明してきたように，本発明によると，完全噛み合い型二軸スクリュ押出機のスケール変更をする場合に，所望の押出量のもので，標準スケールのものと類似した押出特性をもつ二軸スクリュ押出機を能率よく設計することができるので，二軸スクリュ押出機の設計の標準化を容易に行うことができる。また，製作された二軸スクリュ押出機の出荷試験に際しても，試験条件や試験時間が少ない簡単なもので済む。したがって，設計や試験に掛かる費用が少なくて済み，二軸スクリュ押出機の価格を安価にすることができる。二軸スクリュ押出機の押出量の推算ソフトや有限要素法を利用した二軸スクリュ押出機のシミュレーションに対して本発明の計算式を導入するようにすれば，押出量の推算精度やシミュレーションの精度を従来よりも大幅に向上させることができる。」
（段落【００２９】）
(b)以上の記載によれば，二軸スクリュ押出機に関する本件発明３は，従来の二軸押出機のスクリュの設計方法では樹脂処理量（押出量）を変更する必要があってもそのような要望に応じられるような二軸押出機のスケールアップやスケールダウンが困難であったことを課題とし，「無次元化式に基づいて二軸押出機の押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算し，また，無次元化式に基づいて二軸押出機のスクリュを設計したり，スケールアップしたりすること」で，二軸スクリュ押出機の設計の標準化を容易にしたり，設計や試験にかかる費用を減らすことを可能にするものと認められる。
(c)しかし，上記のような本件発明３の意義からすれば，スクリュ設計の打合せの際の資料（甲７の２，４，８，１２），ＴＥＸ３６０の写真（甲５５），被控訴人の社内刊行物（甲５９，６０）などの証拠によっても，被控訴人が，「無次元化式」を用いて，又はこれに基づいて，「二軸（スクリュ）押出機における押出量，圧力差，スクリュの回転速度，及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法」（請求項１，３）や，「各部寸法を決定することを特徴とする二軸押出機におけるスクリュのスケールアップを含む設計方法」（請求項２）を実施した事実を認めることはできない。すなわち，上記各証拠の中で，最も細かい数式等が記載されている甲７の２においてすら，無次元化式の記載はないものである。(ｲ)被控訴人による本件発明３の窃取の主張につき控訴人は，被控訴人が，別件特許（甲６６の１）を出願する際に，本件発明３を盗用した旨主張する。


確かに，被控訴人が特許権者となっている別件特許（上記出願はその後平成１７年５月２０日に特許第３６７９３９２号，発明の名称「スクリュ式押出機のシミュレーション装置，そのシミュレーション方法及びシミュレーションプログラム」として特許登録された。甲６６の２［特許公報］参照）において，特許請求の範囲には無次元化式の記載はないものの，明細書の段落【００２６】【００２７】には，Ｑ＝α・Ｎ－β・ΔＰ／η／Ｌ（式１）及び[Ｑ]＝α’－β’・Δ[Ｐ]／[Ｌ]（式１’）（Ｑ：体積流量，α，β：定数パラメータ，α’：各スクリュの牽引流の係数，β’：各スクリュの圧力流の係数，Ｎ：スクリュ回転数，ΔＰ：セグメント長Ｌにおける圧力差，η：粘度）との式が記載されており，本件発明３の請求項１には，「Ｑ’＝ａ・ｆ－ｂ・ｇ・ΔＰ’／Ｌ’式(1)」（ａ，ｂ：スクリュの外径ＤＳ，チップ数ｐ，リードｔ，溝深さ（最大値）Ｈ及びスクリュチップとバレル間の間隙δに関係する係数，ｆ，ｇ：融体の粘性特性に関係する補正係数，Ｑ’：無次元化流量，ΔＰ’：無次元化圧力差，Ｌ’：無次元化充満長さ）との式が記載されているところ，本件発明３の式(1)と上記甲６６の２の（式１’）は類似する部分がある。
しかし，別件特許（甲６６の２）では，あくまで特許請求の範囲には無次元化式は記載されておらず，（式１）及び（式１’）は発明の詳細な説明のレベルの記載にすぎないほか，少なくとも係数部分では両発明における式は同一とはいえず，以上からすれば，本件発明３と別件特許（甲６６の２）に係る発明とはあくまで別個の発明であって，甲６６の２に係る特許出願が被控訴人による窃取であるとまでいうことはできない。
なお，控訴人は，被控訴人が，本件発明３の請求項３の押出式による推算方法の発明内容を，別件特許（甲６６の２）の請求項３の発明内容（「圧力差」の算出）に差し入れたとも主張するが，同事実を認めるに足りる証拠はない。
(ｳ)その他の各主張につき
ａ控訴人は，本件発明３についても，被控訴人が控訴人に対して拒絶理由通知書を見せず，不服審判を求めるかどうかにつき問い合わせず，不服審判のチャンスを逃した旨主張する（なお，実際には，乙５［平成１８年１２月２０日付け請求取下書］のとおり，被控訴人は，拒絶査定に対する不服審判を申し立てた上で，後にこれを取り下げている。）。
しかし，本件での事実関係の下で，控訴人の上記主張を認めるに足りる証拠はない上，仮に不服審判の取下げにつき控訴人の意向が反映されていないとしても，既に検討したとおり，被控訴人が本件発明３を実施しているとは認められないのであるから，いずれにしても相当対価の請求には結びつかない。
ｂ次に，控訴人は，平成１２年３月ころ，被控訴人に対し，本件発明３（及び本件ノウハウ１）の内容につき教授した結果，被控訴人は，熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計方法をマスターして，自由自在に使えるようになった旨主張する。
しかし，控訴人の被控訴人に対する教授内容にかかわらず，本件において，被控訴人が本件発明３を実施した事実が認められないのであるから，控訴人の上記主張は理由がない。
ｃ次に，控訴人は，本件発明３の請求項２の発明は，発明としての実質を備えており，審査段階において拒絶されていなかった旨主張する。
しかし，本件発明３に関する平成１４年２月１９日付け拒絶理由通知書（乙３）において，請求項２記載の発明についても，明確性違反及び実施可能要件違反が指摘されていたものであり，いずれにしても，本件発明３は，その特許出願につき全体として拒絶査定を受けたものであるから，控訴人の上記主張は理由がない。
ｄこのほか控訴人は，ＴＥＸ４００やＴＥＸ３６０がいずれも正常に運転できていたことからすれば，被控訴人が，本件発明３や本件ノウハウ１の熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計技術ではなく従来技術を採用していたとは信じ難いとも主張するが，上記主張は憶測にすぎず，採用することができない。
エ本件発明４について
(ｱ)被控訴人が本件発明４を実施していることを認めるに足りる証拠がないことは，原判決２６頁６行ないし１９行記載のとおりである。(ｲ)なお，上記実施を認めるに足りる証拠がないことを敷衍して説明すれば，次のとおりである。
ａ本件発明４に係る特許公報（甲１１）には，以下の記載がある。・【請求項１】「バレル(1)内に一対の同方向回転するスクリュ(2)を有する押出機により，樹脂を混練溶融し，水を注入して混練分散し，樹脂に含まれる水溶性不純物を水と共に排出する樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法において，前記バレル(1)内の第１ブリスターリング(9)の下流にニーディングエレメント(8)と第２ブリスターリング(9A)の順で構成された分散混練領域(C)で混練溶融した樹脂に，前記ニーディングエレメント(8)の部位に設けられた水の注水口(7)から先ず水を蒸気圧以上の圧力で注入して樹脂中に分散混練し，次に前記分散混練領域(C)の下流でかつ複数の順フルフライトエレメント(4)及び水の排出用スリット(3)からなる滞留領域(D)で樹脂中の水の分散状態を維持し，その後前記滞留領域(D)の各順フルフライトエレメント(4)の中の一部と第３ブリスターリング(9B)とかになる絞り領域(E)で樹脂中の水を絞り出して排出することを特徴とする樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法。」
・【請求項２】「バレル(1)内に一対の同方向回転するスクリュ(2)が互いに重なり合って噛合した状態で回転自在に設けられた押出機により構成される樹脂中の水溶性不純物の洗浄装置において，混練溶融部の下流に，順次，前記スクリュ(2)がニーディングエレメント(8)とその下流側の第２ブリスターリング(9A)で構成されると共に前記バレル(1)の前記ニーディングエレメント(8)の部位に水を蒸気圧以上の圧力で注水するための注入口(7)が設けられた分散混練領域(C)，前記スクリュ(2)が複数の順フルフライトエレメント(4)で構成されると共に前記バレル(1)に水の排出用スリット(3)が設けられた滞留領域(D)，及び前記スクリュ(2)が前記順フルフライトエレメント(4)の一部とその下流側の第３ブリスターリング(9B)で構成される絞り領域(E)を配置する洗浄部を設けて構成されることを特徴とする樹脂中の水溶性不純物の洗浄装置。」


・【発明の属する技術分野】「本発明は樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置に関し，特に，スクリュ及びバレルの組合わせにより樹脂に含まれる水溶性不純物を効率よく洗浄するための新規な改良に関する。」（段落【０００１】）
・【発明が解決しようとする課題】「従来の樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置は・・・，次のような課題が存在していた。すなわち，分離領域Ａでは，上流側から流入する溶融樹脂又は溶融の不充分な樹脂或は上流の洗浄部において一度水を絞られた溶融樹脂が，洗浄効果の無いまま通過することがあり，また，洗浄絞り領域Ｂでは，その上流部分で樹脂の充満度が低く圧力が殆ど無いか或は圧力の不充分な状態で水が注入され，その後樹脂が昇圧されながら，水の樹脂中への混練分散が行われるため，水溶性不純物の洗浄及び水の絞り出しが一度に行われることになっていた。」（段落【０００４】）
・「・・・すなわち，洗浄部の各領域が洗浄のために充分作用せず，非効率的となっていた。」（段落【０００５】）
・【課題を解決するための手段】「本発明による樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法は，バレル内に一対の同方向回転するスクリュを有する押出機により，樹脂を混練溶融し，水を注入して混練分散し，樹脂に含まれる水溶性不純物を水と共に排出する樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法において，前記バレル内の第１ブリスターリングの下流にニーディングエレメントと第２ブリスターリングの順で構成された分散混練領域で混練溶融した樹脂に，前記ニーディングエレメントの部位に設けられた水の注水口から先ず水を蒸気圧以上の圧力で注入して樹脂中に分散混練し，次に前記分散混練領域の下流でかつ複数の順フルフライトエレメント及び水の排出用スリットからなる滞留領域で樹脂中の水の分散状態を維持し，その後前記滞留領域の各順フルフライトエレメントの中の一部と第３ブリスターリングとからなる絞り領域で樹脂中の水を絞り出して排出する方法である。」（段落【０００７】）
・【発明の効果】「本発明による樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置は，以上のように構成されているため，次のような効果を得ることができる。すなわち，分散混練領域Ｃにおいて水の樹脂中への分散混練がなされ，滞留領域Ｄにおいて水溶性不純物を水へ拡散する樹脂と水の接触時間が確保され，絞り領域Ｅにおいて水溶性不純物を含んだ水の絞り出しが容易になされることにより，洗浄部の各領域がそれぞれ無駄なく効率的な洗浄作用を発揮し，樹脂中の水溶性不純物を効率よく洗浄することが可能になる。」（段落【００１６】）
ｂ以上の記載によれば，樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置に関する本件発明４は，従来技術では洗浄部の各領域が洗浄のために十分作用せず，非効率的となっていたことを課題とし，これを解決するために，一定の構成を持つ分散混練領域，滞留領域及び絞り領域を設け，これらの洗浄部の各領域がそれぞれ無駄なく効率的な洗浄作用を発揮し，樹脂中の水溶性不純物を効率よく洗浄することを可能にするものと認められる。
ｃところで，被控訴人の内部資料（甲６１，６２）には，ＴＥＸ１４０に関して●（省略）●，●（省略）●及び●●●●●●からなる洗浄ユニットが記載されており，これら各領域は，それぞれ本件発明４の「分散混練領域（Ｃ）」，「滞留領域（Ｄ）」及び「絞り領域（Ｅ）」に相当するものといえる。
しかし，甲６１，６２における●●●●●●が，本件発明４の「分散混練領域（Ｃ）」と同じ構成，すなわち，ニーディングエレメント(8)と第２ブリスターリング(9A)の順で構成（又はニーディングエレメント(8)とその下流側の第２ブリスターリング(9A)で構成）されるとの事実は認められない。
同様に，甲６１，６２における●●●●●●●●●が，複数の順フルフライトエレメント(4)及び水の排出用スリット(3)からなる（又は複数の順フルフライトエレメント(4)で構成されると共に・・・水の排出用スリット(3)が設けられた）構成を有する事実，及び甲６１，６２における「絞り領域」が，順フルフライトエレメント(4)の中の一部と第３ブリスターリング(9B)とからなる（又は順フルフライトエレメント(4)の一部とその下流側の第３ブリスターリング(9B)で構成される）事実は，いずれも認められない。
このほか，甲６１及び６２は，ＴＥＸ１４０受注予定の段階の平成９年ころに作成されたものと解されるところ，乙７（平成１０年９月８日作成の出張報告書）によれば，●（省略）●被控訴人は，顧客の意向に従い，結果的にＴＥＸに洗浄脱水機能を付加しなかったものと認められる。
ｄなお，控訴人は，乙６及び乙７の信用性を問題にするところ，確かに，乙６は，被控訴人の従業員（Ｂ）作成の陳述書であるため，その信用性については慎重に検討する必要があるが，他方，乙７（平成１０年９月８日付け出張報告書）は，被控訴人における通常の業務の過程で作成された文書であり，特段の事情のない限り，信用性は高いといえる。そして，控訴人は，このような特段の事情につき何ら主張立証しておらず，むしろその作成者である「Ｃ」につき信頼できると主張しているのであるから，乙７の信用性に関する控訴人の主張は採用することができない。
ｅまた，控訴人は，乙７記載の技術は，樹脂ペレットを洗浄するという効率の悪いバッチ式樹脂洗浄技術であって，被控訴人が同技術を採用したと認定する原判決の判断は非常識で誤りである旨主張する。しかし，樹脂ペレットを洗浄する技術が，客観的に効率が良いかどうかにかかわらず，被控訴人のような企業としては，顧客の意向（本件においては，押出機に洗浄脱水機能を付加しない旨）に従って行動することは十分あり得るものであって，控訴人の上記主張は採用できない。
オ本件各ノウハウについて
本件において，控訴人が本件各ノウハウを前記「発明考案に関する取扱規定」に基づき被控訴人に届け出た事実を認めるに足りる証拠がないため，本件各ノウハウが控訴人から被控訴人に承継されたということはできない。
しかし，控訴人の主張に鑑み，念のため，本件各ノウハウについても，実際にノウハウとして保護に値する部分があるか，被控訴人が同部分を実施しているかについて検討する。
(ｱ)本件ノウハウ１
ａ原判決２７頁８行目から２８頁４行目までを引用するほか，以下のとおり付加する。
ｂなお，控訴人は，本件ノウハウ１の内容は単に「Ｄ／ｄ＝１．５７」との数値の設定にとどまらず，「熱膨張を考慮に入れたスクリュ設計方法」である旨主張する。


平成２４年１１月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第１２７７７号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月１３日
判決
愛媛県四国中央市＜以下略＞
原告           大王製   紙株式   会社
愛媛県四国中央市＜以下略＞
原              告          ダイオーペーパーコンバーティング
株式会社
上記両名訴訟代理人弁護士    村林隆   一
井上裕   史
田上洋   平
上記両名訴訟代理人弁理士    永井義   久
上記両名補佐人弁理士        和泉久   志
愛媛県四国中央市＜以下略＞
被告           ユニ・   チャー   ム株式   会社同訴訟代理人弁護士          近藤惠   嗣
山口健   司
薄葉健   司
同訴訟代理人弁理士          古賀哲   次同補佐   人弁理   士          蛯谷厚   志
森本有   一
小野田     浩   之
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告らに対し，それぞれ１億円及びこれに対する平成２２年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，紙おむつに関する特許権を有する原告らが，被告の製造，販売する紙おむつについて，原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，それぞれの損害７億４３５０万円のうちの１億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２２年４月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提となる事実（当事者間に争いがない。）
(1)本件特許権
ア原告らは，次の特許権（以下「本件第１特許権」という。）を有している。
特許番   号    第４１９７１７９号
原出願   日    平成１２年６月６日
分割出   願日     平成１７年５月３０日
登録日      平成２０年１０月１０日
発明の   名称     使い捨て紙おむつ
イ原告らは，次の特許権（以下「本件第２特許権」という。）を有している。
特許番   号    第４４６３３２２号
原出願   日    平成１２年１２月６日
分割出   願日     平成２１年７月７日
登録日      平成２２年２月２６日
発明の   名称     紙おむつ
(2)本件各発明
本件第１特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件第１特許明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び同３の記載は，本判決添付のＡ特許公報（以下「本件第１特許公報」という。）の各該当項記載のとおりであり（以下，この請求項１に係る発明を「本件第１発明１」と，請求項３に係る発明を「本件第１発明２」といい，これらを併せて「本件第１発明」という。），本件第２特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件第２特許明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，本判決添付のＢ特許公報（以下「本件第２特許公報」という。）の該当項記載のとおりである（以下，この請求項に係る発明を「本件第２発明」という。本件第１発明と併せて，以下「本件各発明」という。）。
(3)構成要件の分説
ア本件第１発明１は，次の構成要件からなる（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ」のようにいう。）。Ａ    吸収体と，吸収体の表面側を覆う透液性表面シートと，前記吸収体の裏面側を覆う裏面シートとを含み，表面がわ両側部に立体ギャザー
が形成された使い捨て紙おむつにおいて，
Ｂ    前記吸収体の長手方向両側部において前記透液性表面シートが吸収体側縁部を巻き込んで吸収体の裏面側まで延在して固定されるととも
に，
Ｃ    前記立体ギャザーを形成するためのギャザー不織布が前記透液性表面シートによって巻き込まれた吸収体側縁部をさらに上側から巻き込
んで吸収体の裏面側まで延在して固定され，
Ｄ    かつ前記裏面シートは，少なくとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させることにより脚回りにサイドフ
ラップを無くし，
Ｅ１前記吸収体側縁部を巻き込んで起立するギャザー不織布の起立先端
部分に弾性伸縮部材を配設するとともに，
Ｅ２少なくとも吸収体の裏面両側部または裏面側両側部近傍に弾性伸縮
部材をおむつ長手方向に沿って配設し，
Ｆ    前記ギャザー不織布の起立先端部分に配置された弾性伸縮部材と，前記吸収体の裏面両側部または裏面側両側部近傍に配置された弾性伸縮部材との伸縮力により前記ギャザー不織布と共に前記吸収体の両側
部を起立させるようにした
Ｇ    ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。
イ本件第１発明２は，次の構成要件からなる（以下，分説した構成要件をその符号に従い「構成要件Ｈ」という。）。
Ｈ    前記ギャザー不織布の吸収体側に対する固定領域を，吸収体側縁部から裏面がわに亘る範囲とする請求項１，２いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
ウ本件第２発明は，次の構成要件からなる（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ｊ」のようにいう。）。Ｊ    外形シートと前記外形シートの内面に股間部を中心として縦方向に延存する吸収コアを有し，使用状態においてウエスト開口部および左右のレッグ開口部を有するパンツ型紙おむつであって，Ｋ    前記パンツ型紙おむつは，ウエスト部と腰下部とからなる胴周り領
域と，股部領域からなり，
Ｍ    前記ウエスト部には，複数の糸状あるいは細帯状のウエスト伸縮部材が，縦方向に一定の間隔を持って周方向に平行に設けられ，Ｎ    前記腰下部には，前記腰下部領域の６０％以上の縦方向範囲にわたって，複数の太さが６２０ｄｔｅｘ以下，伸張応力が１５０％伸長時において４～１７ｇの腰下伸縮部材が，前記ウエスト伸縮部材の間隔より短い７㎜以下の間隔を持って周方向に平行に，且つ，前記吸収コ
アの中央部では不連続に設けられ，


Ｏ    前記股部領域の前身頃には，複数の太さが６２０ｄｔｅｘ以下の整形伸縮部材が，前記ウエスト伸縮部材の間隔より短い７㎜以下の間隔を持って周方向に平行に，且つ，前記吸収コアの中央部では不連続に
設けられ，
Ｐ    前記腰下伸縮部材と前記整形伸縮部材とは，腰下部の最下部に設けられた前記腰下伸縮部材と，前記股部領域の前身頃の最上部に設けられた前記整形伸縮部材との間隔が，前記ウエスト伸縮部材の間隔より短い７㎜以下の間隔であり縦方向に連続して設けられ，Ｑ    前記股部領域には，左右一対の脚周り伸縮部材が，前記レッグ開口部に沿って延在し，前記整形伸縮部材が，前記レッグ開口部近傍にお
いて，前記脚周り伸縮部材と交差し，
Ｒ    前記胴回り領域の左右の接合部から吸収コアの両側部の対応位置までそれぞれ設けられた前記腰下伸縮部材が，前記接合部と前記対応位
置との間で伸縮し，
Ｓ    左右のレッグ開口縁部から吸収コアの両側部の対応位置までそれぞれ設けられた前記整形伸縮部材が，前記レッグ開口縁部と前記対応位
置との間で伸縮する
Ｔ    ことを特徴とするパンツ型紙おむつ。
(4)被告の行為
被告は，業として，別紙物件目録記載１及び２のパンツ型紙おむつ製品（以下「被告製品１」，「被告製品２」といい，併せて「各被告製品」という。）を製造し，販売している（なお，原告らは，被告が，各被告製品のほかに，被告製品１と同一の構成を有する使い捨てパンツ型紙おむつ及び被告製品２と同一の構成を有する使い捨てパンツ型紙おむつを製造し，販売していると主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。）。
(5)本件各発明と各被告製品との対比
各被告製品は，本件第１発明１の構成要件ＡないしＣ，Ｅ１及びＧを充足し，また，本件第２発明の構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｐ及びＴを充足する。
２争点
(1)各被告製品の構成（争点１）
(2)各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か（争点２）(3)本件第１発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと
認められるか否か（争点３）
(4)原告らの損害（争点４）
３争点についての当事者の主張
(1)争点１（各被告製品の構成）について
（原告らの主張）
被告製品１の構成は，別紙「被告製品１の構成」の「原告ら主張」欄に記載のとおりであり，その図面は，別紙「被告製品１の図面（原告ら）」のとおりである。
また，被告製品２の構成は，別紙「被告製品２の構成」の「原告ら主張」欄に記   載のと   おりで   あり，   その図   面は，   別紙「   被告製   品２の   図面（   原告ら）」のとおりである。
（被告の主張）
被告製品１の構成は，別紙「被告製品１の構成」の「被告主張」欄に記載のとおりであり，その図面は，別紙「被告製品１の図面（被告）」のとおりである。
また，被告製品２の構成は，別紙「被告製品２の構成」の「被告主張」欄に記載のとおりであり，その図面は，別紙「被告製品２の図面（被告）」のとおりである。
(2)争点２（各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か）について
（原告らの主張）
ア本件第１発明１について
(ア)構成要件Ｄについて
ａ構成要件Ｄの各文言の解釈について
(ａ)本件第１発明１の「サイドフラップ」は，「立体ギャザーＢＳを乗り越えて漏出する体液を堰き止めるために，…弾性伸縮部材…を配設して平面ギャザーＧＫを形成」したような構成を意味し，単なる外形シートの「余剰部」を意味しない。
本件第１発明１は，従来技術において平面ギャザーで行っていた体液漏出防止という機能を，透液性表面シートの構成と吸収体の両側部を起立させるという技術思想によって代替して（構成要件Ｂ，Ｃ，Ｅ１，Ｅ２，Ｆ），「サイドフラップ」を省略し，「コンパクト化等を図りながらも十分な吸収性能を確保することができ，かつ臀部のカーブ線に沿って吸収体をフィットさせることでゴワ付き感やもたつき感を無くす」という作用効果を奏するものである。このように，本件第１発明１が上記代替技術を採用することによって省略した「サイドフラップ」は，体液漏出防止機能を有する構成である。
(ｂ)本件第１特許明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面によれば，「サイドフラップ」をなくした構成要件Ｄの「脚回り部位」とは下記【図１】のＡの領域（脚周り部の股間部周辺位置）を指す。このことは，前記の体液漏出防止機能が問題となるのが股間部周辺であることからも明らかである。
(ｃ)構成要件Ｄの「裏面シートは，…長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させる」との構成は，「サイドフラップ」をなくす構成を実現するための手段であるから，「ほぼ一致させる」とは，側縁同士を１㎜の誤差もなく一致させることを意味するのではなく，前記構成の「サイドフラップ」を形成しない程度に一致させることを意味する。
ｂ各被告製品は，脚周り部の股間部周辺位置で，側縁同士が僅かにずれて「余剰部」が形成されているが，「余剰部」に体液漏出防止機能を有する構成はないから，「余剰部」は「サイドフラップ」に該当しない。
そして，各被告製品は，「サイドフラップ」をなくしたことにより，従来製品と比べ，「脚周りをすっきりさせて見栄えの向上を図る」との作用効果を発揮している。
ｃしたがって，各被告製品は，「裏面シートは，…長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させることによって脚回りにサイドフラップを無くし」との構成を有するから，構成要件Ｄを充足する。
(イ)構成要件Ｅ２について
A被告製品１の弾性伸縮部材(9)は，ギャザー不織布の吸収体の側縁から平均５．６㎜外側の位置に配設され，被告製品２の弾性伸縮部材(9)は，ギャザー不織布の吸収体の側縁から平均５．０㎜外側の位置に配設されている。
したがって，各被告製品の弾性伸縮部材(9)は，吸収体の「裏面側両側部近傍」に配設されているから，各被告製品は，構成要件Ｅ２を充足する。
(ウ)構成要件Ｆについて


各被告製品の吸収体は，全体的に緩やかなカーブを描いて湾曲した形状となっていて，「ギャザー不織布と共に前記吸収体の両側部」が起立している。この起立は，ギャザー不織布の先端部分に配置された弾性伸縮部材(8)と吸収体の裏面側両側部近傍に配置された弾性伸縮部材(9)との伸縮力によるものであるから，各被告製品は，構成要件Ｆを充足する。(エ)以上のとおりであって，各被告製品は，本件第１発明１の構成要件を全て充足するから，本件第１発明１の技術的範囲に属する。
イ本件第１発明２について
本件第１発明２の技術的意義は，ギャザー不織布の吸収体側に対する固定領域を，吸収体側縁部から裏面側にわたる任意の部分に設けることにある。そして，本件第１発明２の目的は，吸収体の体液を吸収する部分の面積を最大限に活用することにあり，そのためには吸収体の上面側にギャザー不織布を固定しなければよい。
各被告製品は，吸収体側縁部から吸収体上面側範囲にギャザー不織布が固定され，吸収体の上面側全部が体液の吸収面として有効に活用されている。
そして，各被告製品は，前記アのとおり，本件第１発明１の技術的範囲に属するから，構成要件Ｈの「請求項１…に記載の使い捨て紙おむつ」に該当する。
したがって，各被告製品は，構成要件Ｈを充足するから，本件第１発明２の技術的範囲に属する。
ウ本件第２発明について
(ア)構成要件Ｎについて
ａ「１５０％伸長時」について
(ａ)本件第２発明が属する「紙おむつ又は吸収性物品」の分野において，どのような張設具合をもって伸縮部材を対象部材に適用するかが問題となる場面では，自然長を１００％とし，どの程度伸張するかを表示するとの解釈を採用することが，自然長に対する収縮の程度を指標することにつながるから合理的である。このことは，紙おむつに関する他の発明の特許公報（甲１４，２５ないし２７）の記載からも裏付けられる。
本件第２発明における伸長率とは，伸縮部材のその適用対象部材に対する張設具合を示す指標であって，伸びとは異なる概念であり，被告が指摘するＪＩＳ規格である「ＪＩＳＫ    ６３２７」，「ＪＩＳＫ    ６２５１」は，いずれも伸びを対象にしたもので，伸長率を規定するものではないし，「ＪＩＳＫ    ６３２７」や「ＪＩＳＬ    １０９６」は，おむつの分野の特許出願では使用されていない。
(ｂ)仮に「１５０％伸長時」が二通りに解釈される可能性があるとしても，以下の各点によれば，当業者は，これが「自然長の１．５倍伸長時」を意味するものと理解する。
i   本件第２発明は，「レッグ開口縁がひらひらとし難く，脚周りがすっきりとして見栄えの良い紙おむつを提供する」との課題を解決するために伸縮部材の配置方法を工夫した発明であり，本件第２特許明細書の発明の詳細な説明に伸縮部材の配置とその作用効果が詳細に説明されているのに対し，伸縮部材の物性と作用効果との関係についてはほとんど説明されていないから，「太さが６２０ｄｔｅｘ以下，伸張応力が１５０％伸長時において４～１７ｇの腰下伸縮部材」との特定は，汎用される一般的な伸縮部材を具体的に説明したものにすぎない。
そして，本件第２発明に係る特許出願当時，紙おむつに汎用されていた代表的な弾性伸縮部材である，オペロンテックス社（旧東レ・デュポン社）製のスパンデックスが「４～１７ｇ」の伸張応力を示すのは，自然長の１．５倍前後に伸長した時である（自然長の１．５倍伸長時の伸張応力は４７０ｄｔｅｘで１５．３ｇｆ，６２０ｄｔｅｘで１６．８ｇｆである。）。
ii本件第２発明に係る特許出願当時，弾性伸縮部材は，汎用品と同程度かより大きな伸張応力のものを用いるのが技術開発のトレンドであった。仮に「１５０％伸長時」を自然長の２．５倍伸長時と解釈すると，「伸張応力が１５０％伸長時において４～１７ｇ」との構成は，当時汎用されていた伸縮部材と比較して伸張応力の極めて小さな材料を採用することとなり，当時のトレンドと異なるが，本件第２特許明細書の発明の詳細な説明にはこれについての説明が一切ないから，当業者がそのように理解することはない。
iii本件第２発明に係る特許出願当時，おむつ分野で利用されていた弾性伸縮部材は，装着時に自然長の１．５倍前後になるように配設されていた。
ｂ各被告製品の腰下伸縮部材(121)の１５０％伸長時（自然長の１．５倍伸長時）の伸張応力は，被告製品１が約１２．４ｇｆ，被告製品２が約１２．５ｇｆであり，いずれも「伸張応力が１５０％伸長時において４～１７ｇ」の範囲内であるから，各被告製品は，構成要件Ｎを充足する。
(イ)構成要件Ｏについて
構成要件Ｏの「整形伸縮部材」は，それによって「レッグ開口縁が胴回りと平行に収縮して小さくなる」ものである。
各被告製品は，レッグ開口縁が伸縮部材(123)によって胴回りと平行に収縮して小さくなっていて，各被告製品の伸縮部材(123)の伸縮力を喪失させると，レッグ開口縁のひらひらが増加し，脚周りのすっきり感が低下するとともに，股部領域の表面のモコモコ感も増加するから，各被告製品の伸縮部材(123)は「整形」機能を奏している。したがって，各被告製品の伸縮部材(123)は，「整形伸縮部材」に該当し，各被告製品は，構成要件Ｏを充足する。
(ウ)構成要件Ｑについて
構成要件Ｑの「伸縮部材が，前記レッグ開口部に沿って延在し」は，伸縮部材がレッグ開口部に沿って配設されていれば足りると解される。各被告製品の脚周り伸縮部材(170)は，左右一対となって，レッグ開口部に沿って配設されているから，各被告製品は，構成要件Ｑを充足する。
(エ)構成要件Ｒ及びＳについて
各被告製品は，構成要件Ｒ及びＳを充足する。
(オ)以上のとおりであって，各被告製品は，本件第２発明の構成要件を全て充足するから，本件第２発明の技術的範囲に属する。
（被告の主張）
ア本件第１発明１について
(ア)構成要件Ｄについて


ａ構成要件Ｄの「裏面シートは，少なくとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させる」との構成は，「サイドフラップを無くし」との構成を実現するための手段である。本件第１特許明細書の発明の詳細な説明には，脚周りの吸収体の側縁よりも外方部分の吸収体の存在しない部位が「サイドフラップ」であると記載されている。従来技術における「サイドフラップ」は表面シートと裏面シートの双方からなることが同明細書に記載されているが，本件第１発明１は，表面シートが吸収体側縁を巻き込んで吸収体の裏面側まで延在して固定されるから，表面シートが吸収体側縁からはみ出すことはなく，「サイドフラップ」は裏面シートからなる。そして，「サイド」と「フラップ」の用語の通常の意味からしても，紙おむつの分野において「サイドフラップ」といえば，吸収体の側部に形成された，吸収体の存在しないひらひらした部分を意味する。そうであるから，構成要件Ｄの「サイドフラップ」は，脚周り部位において吸収体の側縁より外方にはみ出している裏面シートからなる部分を指すと解される。
ｂ各被告製品の裏面シート(1)の長手方向側縁は吸収体(3)の側縁と一致せず，最も短くなる箇所においても，被告製品１で平均１２．２㎜，被告製品２で平均１２．０㎜の離間があり，また，前身頃のレッグ開口始端と股下域の真下との間の二等分線上の箇所においては，被告製品１で平均３６．０㎜，被告製品２で平均３１．６㎜の離間があるから，各被告製品は，構成要件Ｄの「前記裏面シートは，少なくとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させる」との要件を充足しない。
そして，各被告製品は，裏面シート(1)の長手方向側縁と吸収体(3)の側縁とが一致しない結果として，紙おむつの脚周り部位において，吸収体側縁より外方部分に吸収体の存在しない「サイドフラップ」が形成されているから，構成要件Ｄの「脚回りにサイドフラップを無くし」との要件を充足しない。
したがって，各被告製品は，構成要件Ｄを充足しない。なお，各被告製品は，立体ギャザーによってせき止められた便や尿が外側から視認されることをユーザーの視線から覆い隠すために，サイドフラップを積極的に設けているのであり，しかも，各被告製品のサイドフラップは，製造過程において，カット代や取付け代としての役割を果たすためにも必要なのであって，各被告製品は，本件第１発明１の「脚周りに沿って形成されているサイドフラップを無くし脚周りをすっきりさせて見栄えの向上を図ることができる」との作用効果を奏しない。
(イ)構成要件Ｅ２について
「裏面側両側部近傍」に配設される弾性伸縮部材は，吸収体の「裏面側」に配設される必要があり，「裏面側両側部」に配設されていると解される本件第１特許明細書の発明の詳細な説明にいう「糸状弾性伸縮部材１０」の近傍に設けられる必要があるが，各被告製品の弾性伸縮部材(9)は，吸収体(3)の側縁部の上方近傍に位置し，少なくとも裏面側には配設されていないのであって，構成要件Ｅ２の「裏面側両側部近傍」に配設された弾性伸縮部材に該当しないから，各被告製品は，構成要件Ｅ２を充足しない。
(ウ)構成要件Ｆについて
ａ各被告製品の弾性伸縮部材(9)は，上記(イ)のとおり，吸収体(3)の「裏面側両側部近傍」に配設されず，ほかに吸収体(3)の裏面側に配設された弾性伸縮部材は存在しないから，各被告製品には，構成要件Ｆの「吸収体の裏面両側部または裏面側両側部近傍に配置された弾性伸縮部材」が存在しない。
ｂ本件第１特許明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を参酌すれば，構成要件Ｆの吸収体両側部の「起立」とは，吸収体の両側部が屈曲部を起点に折れ曲がった状態を意味すると解される。各被告製品の弾性伸縮部材は，吸収体(3)の裏面側の内側に配設されず，吸収体(3)の製品状態における形状は，全体的に緩やかなカーブを描いて湾曲したものであって，折れ曲がりの起点（屈曲部）を見いだすことはできないから，各被告製品は，構成要件Ｆの「吸収体の両側部を起立させるようにした」との要件を充足しないし，仮に各被告製品に屈曲部があるとしても，これは，裏面側の内側に配設される弾性伸縮部材の伸縮力によって上方に吸収体を絞り上げたために屈曲しているのではないから，構成要件Ｆの「起立」に当たらない。ｃ本件第１特許明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を参酌すれば，本件第１発明１の「起立」や「屈曲」は，臀部のカーブ線に沿って吸収体をフィットさせるため，少なくとも，臀部を包む箇所に配置されている吸収体の両側部において生じなければならないが，各被告製品では，臀部を包む箇所に配置されている吸収体の両側部において屈曲していない。
ｄしたがって，各被告製品は，構成要件Ｆを充足しない。
イ本件第１発明２について
各被告製品のギャザー不織布(6)の吸収体(3)に対する固定領域は，前後の腹回り位置に対応する箇所では，吸収体の側縁から平均２．８㎜内側に入った位置から裏面側に至る領域であり，股間部に対応する箇所では，吸収体の側縁から平均６．３㎜（被告製品１）又は平均６．７㎜（被告製品２）外側の位置から裏面側に至る領域であって，いずれも構成要件Ｈの「吸収体側縁部から裏面がわに亘る範囲」と異なる。また，吸収体の側縁部より吸収体の上面側の範囲も有効面積として活用するというのが構成要件Ｈの技術的意義であり，それを可能にする固定態様を予定しているが，各被告製品の股間部に対応する箇所における固定態様は，吸収体の側縁部より吸収体の上面側の範囲を有効面積として活用することができない。そして，各被告製品は，前記アのとおり，本件第１発明１の構成要件Ｄ，Ｅ２及びＦを充足しないから，各被告製品は，本件第１発明２の構成要件Ｈの「請求項１…に記載の使い捨て紙おむつ」に該当しない。したがって，各被告製品は，構成要件Ｈを充足しない。
ウ本件第２発明について
(ア)構成要件Ｎについて
ａ「１５０％伸長時」について


技術用語の普通の意味は，業界で一般に通用している基準，例えばＪＩＳ規格があればそれによるべきであるところ，糸ゴムのＪＩＳ規格である「ＪＩＳＫ    ６３２７」（乙３の１）をみると，「５．２引張試験」の項で「ＪＩＳＫ    ６２５１に規定する方法に準じ」とあり，「ＪＩＳＫ    ６２５１」（乙３の２）をみると，「６．２切断時伸び」の項に，「ＥＢ＝（Ｌ１－Ｌ   ０）／Ｌ０×１００」との式（ＥＢ：切断時伸び（％），Ｌ０：標線間距離（㎜），Ｌ   １：切断時の標線間距離（㎜））があり，この式によると，試験片が自然長（Ｌ１＝Ｌ０）のときは伸びの割合が０％であるから，このＪＩＳ規格は，伸長率０％が自然長，１００％が２倍伸長時であるとの解釈を前提としていることが分かる。また，一般織物試験方法のＪＩＳ規格である「ＪＩＳＬ    １０９６」（乙２２）をみると，「伸長率（％）」を求める式を「（Ｌ１－Ｌ０）／Ｌ   ０×１００」とし，伸びた状態における全体の長さ（Ｌ１）から元の長さ（Ｌ０）を引いた伸びの長さから伸長率を求めているから，この式によると，自然長（Ｌ１＝Ｌ０）のときは伸長率が０％である。
そして，ＪＩＳ規格を離れると，１５０％伸長時とは，①自然長の１．５倍伸長時（自然長は１００％）とする解釈と，②自然長の２．５倍伸長時（自然長は０％）とする解釈（前記のＪＩＳ規格と一致する解釈）の二つの解釈があり得るところ，被告の調査によると，明細書において定義を明示して①を採用するものと②を採用するものの双方があった。本件第２特許明細書の発明の詳細な説明に伸長率についての定義がなく，①を採用しなければならないことを根拠付ける記載はないし，②を採用することを妨げるような記載もないから，伸長率は，通常の意味，すなわち，ＪＩＳ規格に従って使用されていると解釈すべきである。
構成要件Ｎの「伸張応力が１５０％伸長時において４～１７ｇの腰下伸縮部材」は，「腰下伸縮部材」に用いる弾性伸縮部材の物性を規定した要件であり，「張設具合」を示す指標であると解釈する余地はなく，実際に，「紙おむつ又は吸収性部品」の分野において，「伸長率」が「張設具合」以外の意味をもつ用語として用いられている例がある。また，「張設具合」を問題とする場面において，②（自然長が０％）を採用した特許出願の例は，枚挙にいとまがないから，「張設具合」の場合には，②（自然長が０％）が例外であって，①（自然長が１００％）が原則であると断定することはできない。そうであるから，伸長率とは，伸びの長さを元の長さで割った値を意味し，伸長率１５０％とは，伸びの長さが元の長さの１．５倍であることを意味すると解釈すべきであり，構成要件Ｎの「１５０％伸長時」は，自然長の２．５倍伸長時となる。なお，「伸長時」，「伸長率」，「伸び」及び「伸度」は，いずれも「％」がその単位であって，全く同じ概念である。
ｂ各被告製品の腰下伸縮部材(121)の１５０％伸長時（自然長の２．５倍伸長時）の伸張応力は，被告製品１が約３１．６ｇｆ，被告製品２が約３３．４ｇｆであり，いずれも「伸張応力が１５０％伸長時において４～１７ｇ」の範囲から外れるから，各被告製品は，構成要件Ｎを充足しない。なお，仮に１５０％伸長時が自然長の２．５倍伸長時であると一義的に導くことができないとしても，おむつの業界では前記①，②のいずれも通用していて，定義がない限りどちらであるかを一義的に導くことはできないから，前記①，②のいずれか一方を前提とした場合に「４～１７ｇ」の数値の範囲から外れるときは，構成要件Ｎを充足しないと解すべきであり，前記②を前提とした場合に，各被告製品が「４～１７ｇ」の数値の範囲から外れることは上記のとおりである。
ｃ以上のとおりであって，各被告製品は，構成要件Ｎを充足しない。
(イ)構成要件Ｏについて
本件第２特許明細書の発明の詳細な説明には，脚周りがすっきりして見栄えが良好になる作用効果等を発揮させるためには，伸縮部材を配設する領域の６０％以上において，各伸縮部材の太さが６２０ｄｔｅｘ以下，その間隔が７㎜以下であれば足りる旨の記載があるが，股部領域の前身頃の６０％以下の範囲に各伸縮部材が配設される場合であっても，上記の作用効果を奏することを開示，示唆する記載や図面は一切ない。そして，股部の下部を除いた全ての領域（吸収体の側部とレッグ開口縁とが離れている領域）に伸縮部材が設けられていなければ，上記の作用効果を奏することはできない。そうであるから，構成要件Ｏは，その伸縮部材が「整形伸縮部材」として機能するために，少なくとも股部領域の前身頃のおおむね６０％以上の範囲において，複数の伸縮部材が７㎜以下の間隔をもって周方向に平行に設けることを要すると解すべきである。
各被告製品は，被告製品１が前身頃の領域の１０．３％ないし１５．７％，被告製品２が前身頃の領域の３．８％ないし９．２％にしか伸縮部材(123)を配設せず，いずれも股部領域の前身頃の「６０％以上の範囲」において伸縮部材を配設していないから，各被告製品は，構成要件Ｏを充足しない。なお，各被告製品のような範囲で配設された整形伸縮部材では，脚周りがすっきりとして見栄えが良好となるとの本件第２発明の作用効果を奏しないから，各被告製品は，本件第２発明の技術的範囲に属しない。
(ウ)構成要件Ｑについて


構成要件Ｑの「前記股部領域には，左右一対の脚周り伸縮部材が，前記レッグ開口部に沿って延在し」は，①用語の通常の意味，②    この要件が，本件第２発明に係る特許の原々出願及び原出願の「レッグ開口縁６，６の全体に，レッグ開口部に沿って連続する脚周り伸縮部材２４，２４を外形シート１の不織布間に固定した形態」との記載に基づくものであること，③この要件を実施したものと解される図面が【図１７】しかないことを考えると，左右一対の脚周り伸縮部材が，レッグ開口縁の全体にレッグ開口部に沿って連続して設けられていることを要するものと解すべきである。
各被告製品の股部領域は，１組３本からなる４組の脚周り伸縮部材(170)が，レッグ開口縁の一部にのみレッグ開口部に沿って設けられているのであって，レッグ開口縁の全体にレッグ開口部に沿って連続して設けられていないし，「左右一対」でもないから，各被告製品は，構成要件Ｑを充足しない。
(エ)構成要件Ｒ及びＳについて
構成要件Ｒ及びＳの「吸収コアの両側部の対応位置」がどこを指すのか明確でないから，各被告製品は，これらの要件を充足しない。(3)争点３（本件第１発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か）について
（被告の主張）
ア無効理由１（新規性又は進歩性の欠如）
(ア)平成１１年７月６日に公開された刊行物である米国特許第５９１９１７９号明細書（乙３５。以下「乙３５明細書」という。）には，使い捨て吸収性物品に係る発明が記載されている（以下，乙３５明細書に記載された発明を「乙３５発明」という。）。
(イ)乙３５明細書の記載と本件第１発明の構成とを対比すると，次のとおりである。
ａ乙３５明細書には，本件第１発明１の構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ１及びＧ並びに本件第１発明２の構成要件Ｈに相当する構成が記載されている。
ｂ乙３５明細書には，本件第１発明１の「吸収体」に相当する「貯留部分５０」及び「オーバーラップ層６４」からなる部分の裏面側両サイドに，「弾性部材７８」がおむつの長手方向に沿って配設した構成が記載されているから，乙３５明細書には，本件第１発明１の構成要件Ｅ２に相当する構成が記載されている。
ｃ乙３５明細書には，「弾性部材７８」が「液体不透過性部材４４」をその長さに沿ってギャザー状に縮ませ，「末端弾性部材７６」との組合せにおいて「吸収性集成体３６」が弓状又はカップ状の形態をなすことが記載されているところ，原告らは，本件第１発明１の構成要件Ｆの「吸収体の両側部を起立」について，吸収体の両側部が持ち上がりさえすればよい旨主張しているから，これによると，「吸収性集成体３６」の形態も本件第１発明１の構成要件Ｆの「起立」に相当することになり，結局乙３５明細書に本件第１発明１の構成要件Ｆに相当する構成が記載されていることになる。
(ウ)したがって，乙３５明細書には，本件第１発明１の各構成要件に相当する構成及び本件第１発明２の構成要件Ｈに相当する構成が記載されているから，本件第１発明は，乙３５明細書に記載された発明であり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。(エ)仮に本件第１発明１又は２の構成要件の一部が乙３５明細書に記載されていると認められないとしても，本件第１発明は，当業者が乙３５発明及び後記乙３６発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。
イ無効理由２（進歩性の欠如）
(ア)ａ平成４年２月１２日に公開された刊行物である実公平４－４７４４号公報（乙３６。以下「乙３６公報」という。）には，「使い捨てオムツ」に係る発明が記載されている（以下，乙３６公報に記載された発明を「乙３６発明」という。）。
ｂ乙３６公報の記載と本件第１発明の構成とを対比すると，次のとおりである。
(ａ)乙３６公報には，本件第１発明１の構成要件Ｂ，Ｄ，Ｅ１及びＧ並びに本件第１発明２の構成要件Ｈに相当する構成が記載されている。
(ｂ)乙３６公報の「吸収性コア２」，「透液性トップシート３」，「不透液性バックシート４」及び「サイドフラップ６」は，それぞれ，本件第１発明１の「吸収体」，「透液性表面シート」，「裏面シート」及び「立体ギャザー」に相当するから，乙３６公報には，本件第１発明１の構成要件Ａに相当する構成が記載されている。(ｃ)乙３６公報の「サイドフラップ６」は，本件第１発明１の「立体ギャザー」に相当するところ，「サイドフラップ６」は，疎水性繊維又は親水性繊維からなる不織布であるから，本件第１発明１の構成要件Ｃの「前記立体ギャザーを形成するためのギャザー不織布」に相当する。そして，乙３６公報には，「サイドフラップ６」が「透液性トップシート３」によって巻き込まれた「吸収性コア２」の側縁部をさらに上側から巻き込んでその裏面側まで延在して固定される態様が記載されているから，乙３６公報には，本件第１発明１の構成要件Ｃに相当する構成が記載されている。(ｄ)乙３６公報の「弾性部材５」は，本件第１発明１の「ギャザー不織布の起立先端部分に配置された弾性伸縮部材」に相当し，この「弾性部材５」の伸縮力によって，本件第１発明１の「ギャザー不織布」に相当する「サイドフラップ６」が起立するから，乙３６公報には，少なくとも，本件第１発明１の構成要件Ｆのうち「ギャザー不織布の起立先端部分に配置された弾性伸縮部材…の伸縮力により前記ギャザー不織布…を起立させるようにした」に相当する構成が記載されている。
ｃしたがって，乙３６公報には，本件第１発明１の構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ１及びＧに相当する構成並びに構成要件Ｆのうち「ギャザー不織布の起立先端部分に配置された弾性伸縮部材…の伸縮力により前記ギャザー不織布…を起立させるようにした」に相当する構成を有する発明と，本件第１発明２の構成要件Ｈに相当する構成を有する発明がそれぞれ記載されている。


(イ)ａ平成３年５月１０日に公開された刊行物である特開平３－１１１０４８号公報（乙３７。以下「乙３７公報」という。）には紙おむつに係る発明が記載されている（以下，乙３７公報に記載された発明を「乙３７発明」という。）。
ｂ乙３７公報の記載と本件第１発明１の構成とを対比すると次のとおりである。
(ａ)乙３７公報には，本件第１発明１の構成要件Ａ，Ｅ２及びＧに相当する構成が記載されている。
(ｂ)乙３７公報には，少なくとも，本件第１発明１の構成要件Ｅ１のうち「起立するギャザー不織布の起立先端部分に弾性伸縮部材を配設する」構成に相当する構成が記載されている。
(ｃ)乙３７公報の「弾性伸縮部材７」，「弾性伸縮部材４」は，それぞれ本件第１発明１の「ギャザー不織布の起立先端部分に配置された弾性伸縮部材」，「吸収体の裏面両側部または裏面側両側部近傍に配置された弾性伸縮部材」に相当し，乙３７公報には，「弾性伸縮部材７」の伸縮力によって「バリヤーカフスＢ，Ｂ」が起立し，「弾性伸縮部材４」の伸縮力により「吸収体３」の側部が起立する構成が記載されているから，乙３７公報には，本件第１発明１の構成要件Ｆに相当する構成が記載されている。
ｃしたがって，乙３７公報には，本件第１発明１の構成要件Ａ，Ｅ２，Ｆ及びＧに相当する構成並びに構成要件Ｅ１のうち「起立するギャザー不織布の起立先端部分に弾性伸縮部材を配設する」構成に相当する構成を有する発明が記載されている。
(ウ)本件第１発明と乙３６発明との相違点の容易想到性ａ本件第１発明１と乙３６発明とは，乙３６発明が本件第１発明１の構成要件Ｅ２に相当する構成及び構成要件Ｆの一部に相当する構成を有していない点で相違する（以下，この相違点を「相違点１」という。）。
ｂ相違点１に係る本件第１発明１の構成，すなわち，紙おむつにおいて「吸収体の裏面両側部又は裏面側両側部近傍に弾性伸縮部材を配設し，その伸縮力により吸収体の両側部を起立させるようにする」という技術事項は，乙３７発明が有している。
ｃ乙３６発明も乙３７発明もおむつに関する技術で，技術分野は同一であり，排泄物の漏れを防止するという点で共通の課題を有しているから，乙３６発明に接した当業者は，共通する課題である排泄物の漏れの防止をより確実にするために，「吸収体の裏面両側部又は裏面側両側部近傍に弾性伸縮部材を配設し，その伸縮力により吸収体の両側部を起立させるようにする」という乙３７発明の技術を採用して，乙３６発明に係るおむつの「サイドフラップ６」の起立を確実なものにしようと試み，その結果，相違点１に係る本件第１発明１の構成を容易に想到することができるものである。
ｄ本件第１発明１と乙３６発明とで共通する，本件第１発明１の構成要件Ｂ及びＣに相当する構成によって導かれる作用効果は，吸収体の側縁部，さらに吸収体裏面側の側部に形成されたポケットから尿等の再吸収が図れ，吸収性能が向上することであり，本件第１発明１の構成要件Ｄに相当する構成によって導かれる作用効果は，脚周りがすっきりとし見栄えが向上することである。また，本件第１発明１と乙３７発明とで共通する，本件第１発明１の構成要件Ｅ２及びＦの一部に相当する構成によって導かれる作用効果は，吸収体が臀部のカーブ線に沿ってフィットされ装着性に優れること，吸収性能が向上することや立体ギャザーが良好に起立することである。
以上の本件第１発明１と乙３６発明や乙３７発明とでそれぞれ共通する構成によって導かれる作用効果は，それぞれが機能的又は作用的に全く関連せず，双方の構成を併せたことによる相乗効果は見いだせないから，本件第１発明１は，乙３６発明と乙３７発明とを単に寄せ集めたものにすぎない。
ｅしたがって，相違点１に係る本件第１発明１の構成は，乙３６発明に乙３７発明の技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものであり，また，本件第１発明２に係る特許請求の範囲の請求項３は，本件第１発明１に係る特許請求の範囲の請求項１に従属するものであるから，本件第１発明は，乙３６発明及び乙３７発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。
（原告らの主張）
ア無効理由１について
(ア)本件第１発明１の構成要件Ｅ２に相当する構成についてａ本件第１発明１の「吸収体」は，綿状パルプからなるある程度の剛性を有する部分で，「クレープ紙」とは独立して取り扱われているところ，乙３５明細書の「貯留部分５０」は，綿状パルプ等からなるある程度剛性を有するものであるから，本件第１発明１の「吸収体」に相当するが，乙３５明細書の「オーバーラップ層６４」は，「貯留部分５０」を囲繞するティッシュ（すなわちクレープ紙）や合成繊維ウェブ等からなるシート材料であるから，「クレープ紙」に相当するのであって，乙３５明細書の「オーバーラップ層６４」は，本件第１発明１の「吸収体」に含まれない。