以下の事情に照らせば，被告製品において，侵害部分が購買者の需要を喚起することはあり得ないから，本件特許の寄与率が３０％を超えることはないというべきであり，かかる寄与率を考慮して，一審原告の損害を算出すべきである。ａ被告製品は，１種類の正・逆転パターンの制御しかできず，極めて限定的である上，正転角度と逆転角度を均衡にしたときのみが本件特許権の侵害となるにすぎない。
ｂ被告製品は，納品時はブリッジ現象が生じることが明らかな，正転６０秒，逆転６０秒にセットされており，このセットの状態では本件特許発明の作用効果を充足しない。
ｃ被告製品の制御である正転タイマ及び逆転タイマによる正逆転制御（１種類のパターンでの制御）自体は，進歩性を欠く。
ｄ被告製品の制御は，本件特許発明１及び２の作用効果を考慮したとき，本件特許発明１及び２とは全く別異であり，実施は不可能であるものの形式的には本件特許の請求項の制御を実施し得る場合が考えられるというにすぎない。イ一審被告が保守作業を行ったことによる損害について(ア)一審被告は，販売先と保守契約なるものは締結していないものの，販売した被告製品について補修や部品交換の依頼があれば，当然にこれを行う。しかし，被告製品の補修や部品交換自体は，侵害行為ではない。すなわち，侵害品の補修や部品交換は，新たな侵害品の製造行為と評価されるような場合や間接侵害に該当する場合でない限り，独立の不法行為とはならない。したがって，侵害品の補修や部品交換は，違法な行為ではないのであって，一審被告が，被告製品の使用の継続を容易にさせているとはいえない。(イ)また，一審被告が被告製品を販売したことによる一審原告の販売機会の喪失による損害は，被告製品の販売を特許権侵害と評価することで全て補填されるから，一審原告には，譲受人による被告製品の使用，転売等による損害は認められない。
第４当裁判所の判断
１本件特許発明の意義
(1)特許請求の範囲
本件特許発明１及び２の特許請求の範囲の記載は，それぞれ以下のとおりである。【請求項１】矩形枠体からなる破袋室と，破袋室の一方の対向壁面間に水平に軸支された回転体の表面に，回転軸に直角な垂直板からなる複数の板状刃物を，該回転軸から放射方向に且つ該放射方向が軸方向に所要角度ずれるように凸設した可動側刃物と，破袋室の他方の平行な対向壁面より板厚みを水平に凸設配置された垂直板からなる複数の板状刃物を，前記回転体の軸方向に配列した固定側刃物と，回転体に対して正・逆転パターンの繰り返し駆動を行う駆動制御手段とを有し，可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物が所定間隔で噛合するように，回転体の正・逆転パターンの繰り返し駆動に伴って固定側の垂直板からなる板状刃物間を可動側の垂直板からなる板状刃物が通過し，所定間隔で噛合する可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物間で袋体を破袋する破袋機。【請求項２】固定側刃物の板状刃物は，鋭角な刃先部を有する請求項１に記載の破袋機。
(2)本件明細書の記載
本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図４～７については，別紙本件明細書図面目録を参照。）。
ア技術分野
【０００１】この発明は，例えば家庭ごみや産業廃棄物として各種袋体に詰められて，廃棄物処理場に収集される混合ごみを，可燃性ごみと資源ごみの種類別に分別回収，あるいは袋詰めの瓶，アルミ缶，スチール缶，プラスチック容器などを材料種別で分別回収する際，これらの分離作業の前処理として行われる袋体を破砕して（以下破袋という）収容物を取出し，破砕された袋破片と袋体収容物との分離除去作業を容易にする破袋機とその駆動方法に関する。
イ発明が解決しようとする課題
【０００７】これらの従来の破袋機は，袋体の大きさや内容物の違いにより，傾斜側板や傾斜押さえ板の傾斜角度やばね強さを調節する必要があり，ばね力の設定に手間がかかる。また，切り刃に引き裂かれた袋片が絡みつき易く，処理能力の低下や停止などを誘発し易い欠点がある。
【０００８】また，切り刃に引き裂かれた袋破片が絡みつく欠点を解消するため改良された従来の２軸の回転軸からなる破袋機は，左右回転軸の回転速度を変えるため装置が複雑でかつコンパクトにできない欠点がある。【０００９】さらに，従来の複数の切り刃を放射状に配設した１つの回転軸と，これに対設した押さえ板からなる１軸の回転軸からなる破袋機は，２つの回転軸からなる２軸の破袋機に比べ機構は簡素化できるが，引き裂かれた袋破片が切り刃に絡みつくのを防止できない欠点がある。
【００１０】この発明は，上述の現状に鑑み，破袋機の構成を簡素化して１つの回転軸から構成され，破袋後の引き裂かれた袋破片が絡みつく欠点を解消した構成からなる破袋機とその駆動方法を提供することを目的としている。
ウ課題を解決するための手段
【００１１】発明者らは，１軸の回転軸を有した構成において，袋体の収容物を種類別あるいは材料種別で分別回収するいずれの場合であっても，袋体を捕捉しそれを効率よく破袋して破袋後の袋破片と袋の収容物との分離が円滑に行うことが可能な可動刃物等の配置構成を目的に種々検討した結果，回転軸に対して直径方向に一対の刃物（直線状刃物）を配置しかつ回転軸方向に前記可動側刃物を例えば９０度ずらして複数配置するとともに，これら可動側刃物に水平方向から対向する棒材でばね作用を有する棒状キャッチャーを所定間隔で配置し，前記刃物に対して回転でなく正・逆転パターンの繰り返し駆動を行うことにより，例えば缶や瓶等をつめた袋体を効率よく破袋し袋破片が回転軸に絡みつくことなく，袋破片と缶や瓶等とを分離できることを知見した。
【００１２】また，発明者らは，前記構成の破袋機において，棒状キャッチャーに換えて水平方向に固定配置される固定側刃物とすることにより，プラスチック材を詰めた袋体の破袋並びに袋破片とプラスチックとの分離を効率よく実施できることを知見した。
【００１３】さらに，発明者らは，前記構成の破袋機において，可動側刃物の駆動方法を検討した結果，基本的な動作は右回転と左回転を１パターンとして種々パターンで正・逆転パターンの繰り返し駆動をし，袋体に収容された缶や瓶，プラスチック材などに応じてその回転角度を換えることで，袋体を効率よく破袋し，かつ袋破片が回転軸に絡みつくことなく，袋破片とごみとを分離できることを知見し，この発明を完成した。


【００１４】すなわち，この発明は，矩形枠体からなる破袋室と，破袋室の一方の対向壁面間に水平に軸支された回転体の表面に，回転軸に直角な垂直板からなる複数の板状刃物を，該回転軸から放射方向に且つ該放射方向が軸方向に所要角度ずれるように凸設した可動側刃物と，破袋室の他方の平行な対向壁面より板厚みを水平に凸設配置された垂直板からなる複数の板状刃物を，前記回転体の軸方向に配列した固定側刃物と，回転体に対して正・逆転パターンの繰り返し駆動を行う駆動制御手段とを有し，可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物が所定間隔で噛合するように，回転体の正・逆転パターンの繰り返し駆動に伴って固定側の垂直板からなる板状刃物間を可動側の垂直板からなる板状刃物が通過し，所定間隔で噛合する可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物間で袋体を破袋することを特徴とする破袋機である。
【００１５】また，この発明は，上述の構成を有する破袋機において，駆動制御手段は，回転駆動源に負荷センサを有し，過大負荷時に回転体の駆動を停止させ，通常操業時，可動側刃物を水平基準点から一方向に所要角度回転した後，反対方向に前記所要角度回転させる正・逆転パターンを１単位とし，正・逆転の回転角度を該単位ごとに変化させた複数の正・逆転パターンを繰り返す駆動を行い袋体を破袋することを特徴とする破袋機の駆動方法である。
エ発明の効果
【００１６】この発明によると，破袋室の中央に１つの刃物回転体とその回転軸方向の両側に設けた固定刃物群とから構成され，機構が簡素化され，かつ前記回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動とすることにより，破袋室へ投下される袋体を確実に捕捉し，可動側刃物の両側に形成した各破袋空間で交互にかつ連続して効率よく破袋することができる。
【００１７】また，この発明によると，破袋室上方のホッパー内に積み上げられた袋体は回転体が正・逆転パターンの繰り返し駆動する際に可動側刃物により押し上げられるため，袋体のブリッジ現象の発生を防止することができ，１つの回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動させる構成によって，破袋後の袋破片が回転体，固定側刃物に絡みつくことがない。
【００１８】さらに，この発明によると，正・逆転パターンの繰り返し駆動される可動側刃物と固定刃物を組み合せた構成により，廃プラスチック材を収納した柔軟な袋体を可動側と固定側の刃物の協同により効率良く破袋できる。
オ図面の簡単な説明
【００１９】
【図４】この発明による破袋機の回転体の軸端側から見る側面説明図である。【図５】この発明による破袋機の回転体の長手軸方向の正面説明図である。【図６】Ａ～Ｃはこの発明による破袋機の袋体の破袋機能を説明する説明図である。【図７】この発明による破袋機の回転体の軸端側から見る側面説明図である。
カ発明を実施するための形態
【００２０】この発明による破袋機は，矩形枠体からなる破袋室内に，回転体表面より放射方向に凸設かつ該放射方向が軸方向に所要角度ずれるよう配置した複数の板状刃物を有する可動側刃物を水平に軸支し，これを種々の正・逆転パターンの繰り返し駆動して，破袋室の壁面より水平配置される鋭角な刃先部を有する板状刃物からなる固定側刃物との間に袋体を捕捉してこれを破袋することを特徴とする。【００２１】この発明による破袋機の前提となる破袋機の構成並びに駆動方法を，図面に基づいて詳述する。…
【００３１】次に固定側刃物２０に，鋭利な刃先を有する板状刃物２４を採用した，本発明による破袋機の構成を説明する。図４は破袋機の回転体の軸端側から見る側面説明図，図５は回転体の長手軸方向の正面説明図である。【００３２】基本構造は，…破袋機１は，破袋室２を本体として上面にホッパー３を設け，破袋室２内に回転体１０を水平配置し，回転体１１の表面に放射状に且つ回転軸に直角に垂直板からなる板状刃物１２を設けて可動側刃物１０となした構成は全く同様であって，固定側刃物２０に板状刃物２４を採用したことが異なる。すなわち，矩形枠体に形成された破袋室２の上面にホッパー３を設け，破袋室２の一方の平行な垂直対向壁面間に回転体１０が回転自在に水平配置されると共に，破袋室２の他方の平行な垂直対向壁面に固定側刃物２０が設けられており，ホッパー３より投下された袋体は破袋室２で破袋後に破袋室２の開口底面の排出口５より排出される構成からなる。


【００３３】可動側刃物１０は，回転体１１の一直径方向に刃物先端部が揃う構成の板状刃物１２を，回転体１１軸方向に所定間隔で配置し，刃物先端部が９０度ずつずれるようにしてある。回転体１１は図示しない電動機などで正・逆転パターンの繰り返し駆動される。なお，板状刃物１２の形状や枚数，回転体１１の軸方向の配置間隔や刃先の放射角度等は，袋体とその収納物種等に応じて適宜選定される。固定側刃物２０として採用された板状刃物２４は，図４と図５に示すように，板厚みを水平にした垂直板であって，鋭角な刃先先端を破袋室２内に侵入させるように，破袋室２の外壁上端に軸支するシャフト９に上端部を固着して垂下した短冊状のブラケット８に止着した構成からなり，ここでは，破袋室２内の上下方向に３段，回転体１１の軸方向に２枚，１枚と交互に配置して固定側刃物２０を構成する。【００３４】かかる板状刃物２４を採用した構成からなる，本発明による破袋機１の作用を説明すると，図６Ａに示すように，正・逆転パターンの繰り返し駆動される可動側刃物１０によりワークたる袋体を上方向に押し上げる作用が働き，該ホッパー３内で袋体のブリッジを防止することができる。【００３５】また図４，図５に示されるとおり，可動側刃物１０の正・逆転パターンの繰り返し駆動により，回転体１１の軸方向に所定間隔で且つ回転方向に９０度ずつずれて配列された複数の垂直板からなる可動側の板状刃物１２と，同じくその両側で回転体１１の軸方向に所定間隔で配列され各々の板厚みを水平にすると共に各々の鋭角な刃先先端を破袋室２内に侵入させた複数の垂直板からなる固定側の板状刃物２４とが噛み合う。すなわち，可動側刃物１０の正・逆転パターンの繰り返し駆動により，複数の可動側の垂直板からなる板状刃物１２が複数の固定側の板厚みを水平にした垂直板からなる板状刃物２４の間，特に隣接する板状刃物２４，２４間の中央部を上に下に通過する。この噛み合いの結果，破袋機１の破袋作用は，図６Ｂ，Ｃに示すように，基本的に袋体は可動側刃物１０に押されて複数の板状刃物２４に捕られ引き裂き破壊されるものとなる。例えば可動側刃物１０は，右に１８０度，左に１８０度のパターン１と右に３６０度，左に３６０度のパターン２を交互に繰り返すとすると，パターン１では右回転で袋を捕捉し，左回転で引き裂くことができ，またパターン２では左右とも回転することにより，袋を押し切り破壊することができ，連続運転される際，かかる引き裂き，押し切りによる破袋が交互にあるいは同時に進行する。
【００３６】かかる板状刃物２４を採用することで，廃プラスチックなどが収容された袋体に対して，効率よく破袋することができる。すなわち，廃プラスチックなどが収容された袋体は，軽く剛体異物の混入が少ないことから，棒状キャッチャーでは両者が撓み合うことで捕捉できなくなる場合があるが，板状刃物２４は固定されかつ鋭角な刃先を有し，上述のようなパターンで可動側刃物１０を正・逆転パターンの繰り返し駆動すると，効率よく袋体を捉えて容易に破袋することができる。【００３７】また，図７に示すごとく，板状刃物２４を採用した固定側刃物２０は，複数の板状刃物２４を格子状のブラケット８に止着しており，破袋室２の外壁上端に軸支するシャフト９をダンパーユニット３０で大きな荷重がかかった際に回動可能にすることで，板状刃物２４群を破袋室２より待避させることができる。すなわち，廃プラスチックなどが収容された袋体では，処理ワークが不燃物なので大きな異物が投入されることが予想され，これらによって装置の停止が頻発することがないようにメンテナンスが容易になる。
【００３８】この発明の破袋機において，駆動制御手段には，例えば回転駆動源に負荷センサを設けて，大きな異物などにより過大負荷となった際に，回転体の駆動を停止させたり，これを反転させて排出するなどの制御を行うと良い。また，通常操業時には，前述のように，可動側刃物を水平基準点から一方向に所要角度回転した後，反対方向に前記所要角度回転させる正・逆転パターンを１単位とし，正・逆転の回転角度を該単位ごとに変化させた複数の正・逆転パターンを繰り返す制御，あるいは複数パターンの組合せを繰り返す制御を行うことができる。【００３９】可動側刃物の回転角度は主として破袋率を向上させるためにタイマで作動時間を変更することにより角度を変化させられるように設計するとよい。また，周速度については，主として処理量を調整するためにインバータで速度変更できるように設計するとよい。例えば，１時間に３０ｍ３の処理を行う実施例１の装置例では，回転刃物周速は２４～４８ｍ／ｍｉｎを想定している。【００４０】また，駆動制御手段に，負荷センサが感知する負荷量に応じて，回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動する速度（可動側刃物の周速度）を変化させて，袋体の破袋処理量を増減させたり，負荷センサが感知する負荷量に応じて，正・逆転パターンの回転角度を予め設定された角度に変更し，回転角度が異なる正・逆転パターンの組合せを繰り返す駆動を行うなど，想定されるごみ種類と袋体の大きさ並びに処理量などの条件変化の範囲等を想定して，装置の停止や破袋不足が生じることのないようプログラミングすることができる。
キ実施例
【００４３】飲料缶，飲料びんが収容されている袋体を想定した棒状キャッチャーを備えた前記破袋機１は，可動側刃物の正・逆転パターンの繰り返し駆動パターンに，右に９０度，左に９０度のパターン１と右に１８０度，左に１８０度のパターン２を交互に繰り返す制御を行い，また，インバータモータ４３により速度制御を行い，刃物周速が２４～４８ｍ／分となるようにしたところ，平均３０ｍ３／ｈｒの処理能力を有することが分かった。…
【００４８】…図８と図９に示す装置の破袋機１に図４，５の構成を採用し組み立てた構成となし，プラスチック類を収容した袋体を想定して，右に１８０度，左に１８０度のパターン１と右に３６０度，左に３６０度のパターン２を交互に繰り返す正・逆転パターンの繰り返し駆動制御をおこない，可動側刃物の周速度が３５～７０ｍ／分となるように駆動用インバーターモータ出力を選定したところ，平均
６０ｍ
３／ｈｒの処理能力を有することが分かった。
ク産業上の利用可能性
【００４９】この発明によると，破袋室の中央に１つの刃物回転体とその回転軸方向の両側に設けた固定刃物群とから構成され，機構が簡素化され，かつ前記回転体を正転・逆転させる正・逆転パターンの繰り返し駆動とすることにより，破袋室へ投下される袋体を確実に捕捉し，可動側刃物の両側に形成した各破袋空間で交互にかつ連続して効率よく破袋することができる。


【００５０】また，この発明によると，破袋室上方のホッパー内に積み上げられた袋体は回転体が正・逆転パターンの繰り返し駆動する際に可動側刃物により押し上げられるため，袋体のブリッジ現象の発生を防止することができ，１つの回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動させる構成によって，破袋後の袋破片が回転体，固定側刃物に絡みつくことがない。
(3)前記(1)及び(2)の記載によれば，本件特許発明の概要は，以下のとおりである。
ア本件特許発明は，袋体に詰められて収集されるごみの分離作業の前処理として行われる袋体を破砕して収容物を取出し，破砕された袋破片と袋体収容物との分離除去作業を容易にする破袋機に関する（【０００１】）。従来の複数の切り刃を放射状に配設した１つの回転軸とこれに対設した押さえ板とから成る，１軸の回転軸から成る破袋機は，２つの回転軸から成る２軸の破袋機に比べ，機構は簡素化できるが，引き裂かれた袋破片が切り刃に絡みつくのを防止できないという欠点があった（【０００９】）。
イ本件特許発明は，前記アの状況に鑑み，破袋機の機構を簡素化した１つの回転軸から成る破袋機において，破袋後の引き裂かれた袋破片が絡みつく欠点を解消した破袋機を提供することを目的とし（【００１０】），かかる課題の解決手段として，回転軸に対して直径方向に一対の刃物（可動側刃物）を配置し，かつ回転軸方向に可動側刃物を例えば９０度ずらして複数配置するとともに，これら可動側刃物に水平方向から対向する位置に固定配置される固定側刃物を所定間隔で配置し，可動側刃物に対して回転でなく正・逆転パターンの繰り返し駆動を行うことにより，袋体を効率よく破袋し，袋破片が回転軸に絡みつくことなく，袋破片と缶や瓶等とを分離できることを見いだし（【００１１】，【００１２】），前記(1)のとおり，本件特許発明に係る特許請求の範囲の請求項１及び２記載の構成を採用した（【００１４】）。
ウ本件特許発明によれば，破袋室の中央に１つの刃物回転体とその回転軸方向の両側に設けた固定刃物群とから構成され，①機構が簡素化されるとともに，回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動とすることにより，破袋室へ投下される袋体を確実に捕捉し，可動側刃物の両側に形成した各破袋空間で交互にかつ連続して効率よく破袋することができ，②回転体が正・逆転パターンの繰り返し駆動する際に，破袋室上方のホッパー内に積み上げられた袋体を可動側刃物により押し上げるため，袋体のブリッジ現象の発生を防止することができ，③１つの回転体に対して正・逆転パターンの繰り返し駆動をさせるという構成により，破袋後の袋破片が回転体，固定側刃物に絡みつくことがない等の効果を奏する（【００１６】，【００１７】，【００４９】，【００５０】）。
２争点(1)（被告製品１は，本件特許発明１及び２の技術的範囲に属するか否か）
について
(1)当裁判所も，被告製品１は，構成要件Ｃ，Ｄ及びＥを充足し，本件特許発明１及び２の技術的範囲に属するものと判断する。その理由は，次のとおりである。
(2)構成要件Ｃの充足性
ア「平行な対向壁面」の意義について
(ア)構成要件Ｃ（「破袋室の他方の平行な対向壁面より板厚みを水平に凸設配置された垂直板からなる複数の板状刃物を，前記回転体の軸方向に配列した固定側刃物と，」）は，特許請求の範囲の記載によれば，破袋室，可動側刃物，固定側刃物及び駆動制御手段を有する破袋機の構成のうち，固定側刃物の配置を規定したものであること，本件特許発明１の破袋機において，可動側刃物と固定側刃物は所定間隔で噛合するように設けられ，回転体の正・逆転パターンの繰り返し駆動に伴って固定側の垂直板からなる板状刃物間を可動側の垂直板からなる板状刃物が通過し（構成要件Ｅ），所定間隔で噛合する可動側と固定側の複数の板状刃物間で袋体を破袋する（構成要件Ｆ）ものであることは明らかであるが，「平行な対向壁面」の意義については，特許請求の範囲（請求項１）の記載から，一義的に明らかであるとはいえない。


(イ)ところで，本件明細書には，①本件特許発明における課題解決手段が，回転軸に対して直径方向に一対の刃物（直線状刃物）を配置し，かつ回転軸方向に前記可動側刃物を例えば９０度ずらして複数配置するとともに，これら可動側刃物に水平方向から対向する固定側刃物を所定間隔で配置し，前記可動側刃物に対して，正・逆転パターンの繰り返し駆動を行うというものであること（【００１１】，【００１２】），②本件特許発明による破袋機は，矩形枠体からなる破袋室内に，回転体表面より放射方向に凸設かつ該放射方向が軸方向に所要角度ずれるよう配置した複数の板状刃物を有する可動側刃物を水平に軸支し，これを種々の正・逆転パターンの繰り返し駆動して，破袋室の壁面より水平配置される鋭角な刃先部を有する板状刃物からなる固定側刃物との間に袋体を捕捉してこれを破袋することを特徴とするものであること（【００２０】），③本件特許発明の破袋機によれば，破袋室の中央に１つの刃物回転体とその回転軸方向の両側に設けた固定刃物群とから構成され，破袋機の機構を簡素化することができ，かつ，回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動とすることにより，破袋室へ投下される袋体を確実に捕捉し，可動側刃物の両側に形成した各破袋空間で交互にかつ連続して効率よく破袋することができること（【００１６】），④実施例における固定側刃物２０は，板厚みを水平にした垂直板である板状刃物２４を，鋭角な刃先先端を破袋室２内に侵入させるように，破袋室２の外壁上端に軸支するシャフト９に上端部を固着して垂下した短冊状のブラケット８に止着した構成であり（【００３３】），可動側刃物１０の正・逆転パターンの繰り返し駆動により，回転体１１の軸方向に所定間隔で，かつ回転方向に９０度ずつずれて配列された複数の垂直板からなる可動側の板状刃物１２と，同じくその両側で回転体１１の軸方向に所定間隔で配列され各々の板厚みを水平にすると共に各々の鋭角な刃先先端を破袋室２内に侵入させた複数の垂直板からなる固定側の板状刃物２４とが噛み合う結果，破袋機１の破袋作用は，図６Ｂ，Ｃに示すように，基本的に袋体は可動側刃物１０に押されて複数の板状刃物２４に捕られ引き裂き破壊されるものとなること（【００３５】）が記載されている。(ウ)本件明細書の前記記載を考慮すれば，固定側刃物の配置における「平行」とは，回転体の回転軸に平行であることを意味し，固定側刃物が配置される「壁面」とは，固定側刃物を回転体の回転軸に平行に凸設配置され得る程度の広さと形状を有し，破袋空間を仕切る作用を有する面であることを意味するものと解される。したがって，構成要件Ｃの「平行な対向壁面」とは，回転体の回転軸に平行であり，固定側刃物が配置され得る程度の広さと形状を有し，破袋空間を仕切る作用を有する面であって，互いに回転軸を挟んで対向する二つの面を意味するものと解される。
イ被告製品１の構成要件Ｃの充足性
被告製品１の具体的構成は，原判決「事実及び理由」の第２の１(6)アのとおりであり，構成１－ｃは，「破袋室（２）は，直方体状の枠体①の左右側面（回転体（１１）の回転軸と直交する方の面）を適宜の板材で塞ぎ，底面，天井面及び前後面（回転体（１１）の回転軸と平行な方の面）は，開口をそのままに開放されており，開放されている前後面の上側にはそれぞれ横材②が架設され，横材②の下方側は依然開放されており，横材②には複数の窓口が形成され，各窓口には固定側刃物（２０）を突設した板体が着脱自在に設けられており，また，この前後面には，下方から可動側刃物（１０）を保守するために開閉可能な開閉扉③が設けられ」ているものである。
このうち，前後面（回転体（１１）の回転軸と平行な方の面）の両上側にそれぞれ横材②が架設され，横材②には複数の窓口が形成され，各窓口には固定側刃物を突設した板体が設けられているのであるから，かかる構成は，回転体の回転軸に平行であり，固定側刃物が配置され得る程度の広さと形状を有し，破袋空間を仕切る作用を有する面であって，互いに回転軸を挟んで対向する二つの面であるということができ，構成要件Ｃの「平行な対向壁面」に相当する。したがって，被告製品１は構成要件Ｃを充足する。
(3)構成要件Ｄ，Ｅの充足性
ア「正・逆転パターンの繰り返し駆動」の意義について(ア)本件特許発明１は，「回転体に対して正・逆転パターンの繰り返し駆動を行う駆動制御手段」を有するが，この「正・逆転パターンの繰り返し駆動」が具体的にどのような回転体の駆動を意味するものかについては，特許請求の範囲（請求項１）の記載からは明確ではない。
(イ)そこで本件明細書の記載を考慮すると，本件明細書には，本件特許発明１は，可動側刃物に対して「回転でなく正・逆転パターンの繰り返し駆動」を行うことにより，袋体を効率よく破袋し袋破片が回転軸に絡みつくことなく，袋破片と缶や瓶等とを分離できることを見いだしたものであることが記載されている（【００１１】）。


また，本件特許発明１は，破袋室の中央に１つの刃物回転体とその回転軸方向の両側に設けた固定刃物群とから構成され，かつ前記回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動とすることにより，①破袋室へ投下される袋体を確実に捕捉し，可動側刃物の両側に形成した各破袋空間で交互にかつ連続して効率よく破袋することができ，②袋体のブリッジ現象の発生を防止することができ，③破袋後の袋破片が回転体，固定側刃物に絡みつくことがない等の効果を奏するものであるところ（【００１６】，【００１７】，【００４９】，【００５０】），本件明細書には，その作用について，「正・逆転パターンの繰り返し駆動される可動側刃物１０によりワークたる袋体を上方向に押し上げる作用が働き，該ホッパー３内で袋体のブリッジを防止することができる。」（【００３４】），「可動側刃物１０の正・逆転パターンの繰り返し駆動により，複数の可動側の垂直板からなる板状刃物１２が複数の固定側の板厚みを水平にした垂直板からなる板状刃物２４の間，特に隣接する板状刃物２４，２４間の中央部を上に下に通過する。この噛み合いの結果，破袋機１の破袋作用は，…基本的に袋体は可動側刃物１０に押されて複数の板状刃物２４に捕られ引き裂き破壊されるものとなる。例えば可動側刃物１０は，右に１８０度，左に１８０度のパターン１と右に３６０度，左に３６０度のパターン２を交互に繰り返すとすると，パターン１では右回転で袋を捕捉し，左回転で引き裂くことができ，またパターン２では左右とも回転することにより，袋を押し切り破壊することができ，連続運転される際，かかる引き裂き，押し切りによる破袋が交互にあるいは同時に進行する。」（【００３５】）との記載がある。
さらに，実施例としては，可動側刃物の正・逆転パターンの繰り返し駆動パターンとして，①右に９０度，左に９０度のパターン１と右に１８０度，左に１８０度のパターン２を交互に繰り返す駆動の例（【００４３】）及び②右に１８０度，左に１８０度のパターン１と右に３６０度，左に３６０度のパターン２を交互に繰り返す駆動の例（【００４８】）が記載されている。
(ウ)上記のとおり，本件明細書には，本件特許発明１の可動側刃物に対する駆動は，回転ではなく，正・逆転パターンの繰り返し駆動であることが記載されているが，「パターン」の用語は一般に「型」といった意味であることに照らすと，これは，単なる右回転又は左回転の駆動ではなく，右回転と左回転の組合せを１パターンとした，当該パターンの繰り返し駆動であることを意味するものと解される。そして，本件明細書中には，正・逆転パターン中の右及び左の回転角度が一定の角度以下であることを示す記載は存しないから，本件特許発明１における正・逆転パターン中の右及び左の回転角度は一定の角度以下のものに限られないものと解される。
他方で，「正・逆転パターンの繰り返し駆動」という発明特定事項は，原出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されていた「揺動回転駆動」を補正することにより加えられたものであることや，「パターン」は「型。類型。様式。」といった意味を有する用語であること（岩波書店「広辞苑」第６版）に加え，本件特許発明１は，回転体を正・逆転パターンの繰り返し駆動とすることにより，①破袋室へ投下される袋体を確実に捕捉し，可動側刃物の両側に形成した各破袋空間で交互にかつ連続して効率よく破袋することができ，②袋体のブリッジ現象の発生を防止することができ，③破袋後の袋破片が回転体，固定側刃物に絡みつくことがない等の効果を奏するものであること及び本件明細書には，１パターン中の右と左の回転角度が同じ角度とされた駆動についての記載しかないことに照らすと，「正・逆転パターン」は，１パターン中の右回転と左回転がどちらか一方に偏った駆動を意味するものではなく，１パターン中の右回転と左回転が均衡した駆動を意味するものと解される。
(エ)ところで，本件明細書の【００１３】及び【００１５】には，可動側刃物を水平基準点から一方向に所要角度回転した後，反対方向に前記所要角度回転させる正・逆転パターンを１単位とし，正・逆転の回転角度を該単位ごとに変化させた複数の正・逆転パターンを繰り返す駆動に関する記載があるが，これらの記載は，特許請求の範囲の請求項５ないし７に記載された破袋機の駆動方法の発明に係る記載であって，これらの記載から，本件特許発明１における「正・逆転パターンの繰り返し駆動」が，上記のように複数の正・逆転パターンを繰り返す駆動に限られるものであると解することはできない。また，【００４３】及び【００４８】の記載も，そこに開示された実施例は，本件特許発明１のみならず，請求項５ないし７に記載された発明にも対応するものであると解されるから，上記記載から，本件特許発明１における「正・逆転パターンの繰り返し駆動」が，上記のように複数の正・逆転パターンを繰り返す駆動に限られるものであると解することもできない。(オ)以上のとおり，本件明細書の記載を参酌すれば，本件特許発明１の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」とは，単なる右回転又は左回転ではなく，右回転と左回転の組合せを１パターンとして，１種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって，１パターン内の右回転と左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。
イ被告製品１の構成要件Ｄ，Ｅの充足性


被告製品１の具体的構成は，原判決「事実及び理由」の第２の１(6)アのとおりであり，構成１－ｄは，「正転タイマと逆転タイマの設定により，正転時間と逆転時間を決めて回転体１１を正逆駆動回転させる手段」であるところ，この具体的構成は，証拠（乙１）によると，被告製品１の回転体の制御にあっては，手動運転のほか，自動運転モードが備えられ，自動運転では，破袋機が自動運転し，設定値に従い，自動で正転・逆転が切り替わるものであり，その設定に関し，タイマ・カウンタの設定項目には，「Ｄ１４２定期正転時間（定期の正転時間）」，「Ｄ１４３定期正転後停止時間（定期正転時間（Ｄ１４２）に達すると設定時間停止し，定期逆転に移る。）」，「Ｄ１４４正－逆切換時間（正転→逆転，逆転→正転に切り替える際のインターバル時間）」，「Ｄ１４９定期逆転時間（定期正転時間（Ｄ１４２）に達すると設定時間で逆転動作を行う。）」，「Ｄ１５０定期逆転後停止時間（定期逆転時間（Ｄ１４９）に達すると設定時間停止し，定期正転に移る。）」との項目があり，「定期正転時間」及び「定期逆転時間」は０から３０００秒の範囲で１０分の１秒単位で，「定期正転後停止時間」は１から３０００秒の範囲で１０分の１秒単位で，「定期逆転後停止時間」は０から３０００秒の範囲で１０分の１秒単位で，「正－逆切換時間」は２から３０００秒の範囲で１０分の１秒単位で，数値により設定することができるものであることが認められる。そうすると，被告製品１は，定期正転時間と定期逆転時間にそれぞれ同程度の数値を設定することにより，１組の正転（右回転）と逆転（左回転）の組合せであって，その組合せにおける正転（右回転）と逆転（左回転）を均衡した回転角度とし，この１組の組合せ（パターン）を規則的に繰り返す駆動を実現する構成を有しているものと認めることができる。
したがって，被告製品１の構成１－ｄの「回転体１１を正逆駆動回転させる手段」は，構成要件Ｄの「正・逆転パターンの繰り返し駆動を行う駆動制御手段」に相当し，１－ｅの「正逆駆動回転」は，構成要件Ｅの「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相当するから，被告製品１は，構成要件Ｄ，Ｅを充足する。
(4)小括
被告製品１が，構成要件Ａ，Ｂ，Ｆ及びＧを充足することは，当事者間に争いがなく，前記(2)及び(3)のとおり，被告製品１は，構成要件ＣないしＥを充足する。したがって，被告製品１は，本件特許発明１の技術的範囲に属するものと認められる。
また，被告製品１が構成要件Ｈを充足することは，当事者間に争いがないから，被告製品１は，本件特許発明２の技術的範囲にも属するものと認められる。３争点(2)（被告製品２は，本件特許発明１及び２の技術的範囲に属するか否か）
について
(1)当裁判所も，被告製品２は，構成要件ＣないしＥを充足し，本件特許発明１及び２の技術的範囲に属するものと判断する。その理由は，次のとおりである。
(2)構成要件Ｃの充足性
被告製品２の具体的構成は，原判決「事実及び理由」の第２の１(6)イのとおりであり，構成２－ｃは，「前後面（回転体（１１）の回転軸と平行な方の面）は，開口をそのままにして開放されており，この開放されている前後面の上側にして枠体①の左右側面同士間にはパイプ部材（２５）が架設され，またこのパイプ部材（２５）の下方側は依然開口しており，このパイプ部材（２５）には，複数の固定側刃物（２０）が突出状態に並設される」構成であるところ，パイプ部材（２５）は，回転体（１１）の回転軸と平行であり，固定側の板状刃物が配置され，かつ破袋空間を仕切る作用を有する面であって，互いに回転軸を挟んで対向する二つの面であるということができるから，構成要件Ｃにいう「平行な対向壁面」に相当する。したがって，被告製品２は，構成要件Ｃを充足する。
(3)構成要件Ｄ，Ｅの充足性
被告製品２の具体的構成は，原判決「事実及び理由」の第２の１(6)イのとおりであり，前記２(3)と同様に，構成２－ｄの「回転体１１を正逆駆動回転させる手段」は，構成要件Ｄの「正・逆転パターンの繰り返し駆動を行う駆動制御手段」に相当し，２－ｅの「正逆駆動回転」は，構成要件Ｅの「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相当するから，被告製品２は，構成要件Ｄ，Ｅを充足する。(4)なお，一審被告は，被告製品２について本件特許権の侵害を主張することは信義則に反する旨主張するが，仮に本件訴訟における主張とその提起前の和解交渉において示した見解とが異なっていたとしても，これをもって，直ちに一審原告の本件訴訟における主張が信義則に反するものであるということはできず，他にそのように評価すべき事情を認めるに足りる証拠はない。
(5)小括
被告製品２が，構成要件Ａ，Ｂ，Ｆ及びＧを充足することは，当事者間に争いがなく，前記(2)及び(3)のとおり，被告製品２は，構成要件ＣないしＥを充足する。したがって，被告製品２は，本件特許発明１の技術的範囲に属するものと認められる。
また，被告製品２が，構成要件Ｈを充足することは，当事者間に争いがないから，被告製品２は，本件特許発明２の技術的範囲にも属するものと認められる。
４争点(4)（損害額）について
(1)特許法１０２条１項の損害
ア特許法１０２条１項は，民法７０９条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり，同項本文において，侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を，特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定し，同項ただし書において，譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは，当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して，侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより，従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかったことから，より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。


特許法１０２条１項の文言及び上記趣旨に照らせば，特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは，侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品，すなわち，侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。また，「単位数量当たりの利益額」は，特許権者等の製品の販売価格から製造原価及び製品の販売数量に応じて増加する変動経費を控除した額（限界利益の額）であり，その主張立証責任は，特許権者等の実施能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。さらに，特許法１０２条１項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については，侵害者が立証責任を負い，かかる事情の存在が立証されたときに，当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものであるが，「販売することができないとする事情」は，侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし，例えば，市場における競合品の存在，侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴），市場の非同一性（価格，販売形態）などの事情がこれに該当するというべきである。
イ譲渡数量について
証拠（乙９５）及び弁論の全趣旨によれば，一審被告は，平成２１年８月２８日から平成２５年３月頃までの間に，シリアル番号「１５０９６」，「１５０９７」，「１５０９９」～「１５１０３」の被告製品を譲渡したことが認められる。また，弁論の全趣旨によれば，一審被告は，シリアル番号「１５０９４」の被告製品のうち，平成２１年８月２１日に制御操作盤を除く他の部分を，同年１０月１４日に制御操作盤を，それぞれ顧客先に搬入したことが認められる。そして，被告製品は，大要，フレーム部，回転ドラム部，駆動部，制御操作盤により構成されているものであり，このうち制御操作盤は，破袋機の（手動・自動）運転制御を担う構成であり（乙１），本件特許発明の実施に欠かせないものであるから，制御操作盤が顧客先に搬入されることにより，先に搬入されていた他の構成部分と併せ侵害品としての被告製品の譲渡（納品）が完了したものと認められる。したがって，平成２１年８月２８日（本件特許権の設定登録の日）から平成２５年３月頃までの間における被告製品の譲渡数量は，合計８台である。ウ「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」
について
(ア)前記アのとおり，特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは，侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品，すなわち，侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。
これを本件について見るに，証拠（甲１２，１３，２１，２２）及び弁論の全趣旨によれば，一審原告は，「ＨＴＰ－３」，「ＨＴＰ－６」，「ＨＴＰ－１０」，「ＨＴＰ－１５」，「ＨＴＰ－２０」，「ＨＴ－３」，「ＨＴ－６」，「ＨＴ－１０」，「ＨＴ－１５」，「ＨＴ－２０」の各機種の破袋機（原告製品）を販売していたこと，一審原告は，これらの破袋機について，「一軸揺動式で軸への巻き付き固着は一切ありません。回転刃物が正転・逆転の回転角（調整可）を２パターン交互に繰り返すことにより効率の良い破袋と巻き付きを防止しています。」などと，その原理の説明をしていたことが認められる。上記事実によれば，原告製品は，本件特許発明１，２の実施品，あるいは，少なくとも被告製品と市場において競合関係に立つ製品に当たるものと認められる。
(イ)証拠（甲２３）及び弁論の全趣旨によれば，一審原告は，平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に，原告製品について１４台の発注を受けたこと，その売上額の合計は９０３９万円であることが認められる。
(ウ)経費
証拠（甲２３，２５，２６）及び弁論の全趣旨によれば，一審原告における原告製品の販売，製造，納品の形態に関し，①一審原告は，原告製品の製造を第三者に外注しており，外注費を含めた上記１４台の仕入額（原材料費，消耗材料費，外注加工費及び納品輸送費等）の合計は，４１２１万１６３１円であること，②製造された原告製品は，外注先から注文者（一審原告の顧客）に直接納品されること，③一審原告は，原告製品の在庫を保有しておらず，原告製品について製品保険を付していないこと，④一審原告は，破袋機を専門に取り扱う営業担当者を雇用していないことが認められる。
上記事実によれば，原告製品の取引における，原材料費，消耗材料費，加工費，納品費用（輸送費を含む）等は，上記①の仕入額に含まれているものと認められる。また，上記のとおり，一審原告は，破袋機を専門に取り扱う営業担当者を雇用しておらず，上記１４台の原告製品を製造，販売するために増加した人件費，すなわち，上記①の仕入額とは別に変動経費として控除すべき人件費が生じていると認めることはできず，さらに，一審原告は原告製品の在庫を保有しておらず，製品について保険を付していないことから，保管費や保険費用等が変動経費として生じていると認めることもできない。
以上によれば，前記①の仕入額のほかに原告製品の売上額から控除すべき変動経費を認めるに足りない。
(エ)限界利益
そうすると，原告製品１台当たりの限界利益額は，３５１万２７４０円（（９０３９万円－４１２１万１６３１円）÷１４。円未満切捨て。以下同じ。）と認めるのが相当である。
エ実施能力について
一審被告の譲渡数量は８台であって，平均すれば，年間１台か２台程度であること（弁論の全趣旨），一審原告は，平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に，原告製品について１４台の受注実績があること，一審原告は，原告製品の製造を外注していること等の事実に照らせば，本件侵害行為の当時，一審原告には，侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応して原告製品を供給し得る能力があったものと認められる。
オ譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額は，２８１０万１９２０円（３５１万２７４０円×８台）となる。
カ特許法１０２条１項ただし書の事情（「販売することができないとする事情」）


の有無
(ア)一審被告は，「販売することができないとする事情」として，原告製品以外にも，第三者が製造販売する同種の破袋機が市場に存在し，その販売数量は，被告製品と同程度の年間１台か２台程度であったと推認されることを主張する。証拠（乙５５～７０）によれば，一審原告及び一審被告のほかにも，破袋機を製造販売する第三者が存在すること，これら第三者のうちには，自社が販売する破袋機の特徴として，自社の商品カタログにおいて「独自の刃形状と自動反転により破袋後の袋の絡み付きを少なくしています。２軸の破袋刃により抜群の破袋効果を発揮します。シンプルな構造のためメンテナンスが容易であり，安価な破袋刃を採用しランニングコストの低減化を図っております。」などと紹介する者（乙６１），自社のホームページにおいて，「詰まりや巻き込みを独自の工夫で防止しました。噛み込み防止ストッパー，ウェイトバランサー，正逆回転で処理困難物は選別され，巻き付きもほとんど除去されます。」などと紹介する者（乙６３）や「２軸の回転刃により効率よく破袋を行い，従来の破袋機と比べてビニール袋のかみ込みなどが少なく，選別作業が容易です。」などと紹介する者（乙６６）があることが認められる。
しかし，本件特許発明１及び２は，前記１(3)のとおり，①機構が簡素化されるとともに，連続して効率よく破袋することができ，②袋体のブリッジ現象の発生を防止することができ，③破袋後の袋破片が回転体，固定側刃物に絡みつくことがない等の破袋作業にとって優位な効果を奏するものであるところ，上記事実のみから，上記第三者の販売する破袋機が，本件特許発明１及び２と同様の作用効果を発揮するものであるとの事実を認めるに足りない。また，本件全証拠によるも，破袋機市場における販売シェアの状況や第三者が販売する破袋機の価格は不明である。したがって，上記認定事実をもって，一審原告において，被告製品の譲渡数量に相当する原告製品を販売することができない事情があるということはできず，他にその事情があると認めるに足りる証拠はない。
(イ)なお，一審被告は，原告製品の価格は，被告製品の価格に比べ高額である旨主張する。
証拠（甲２３，乙４１～４５）及び弁論の全趣旨によれば，平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に，一審原告が受注した原告製品１４台のうち，最も低額なものは４１８万円であり，最も高額なもので９５０万円であって，その１台当たりの平均額は約６４５万円であったこと，被告製品の販売価格は，３５０万円程度であることが認められる。しかし，対象製品が破袋機という一般消費者ではなく事業者等の法人を需要者とする製品であり，また，その耐用期間も少なくとも数年間に及ぶものであること（弁論の全趣旨）に照らすと，上記の程度の価格差があるからといって，直ちに原告製品と被告製品の市場の同一性が失われるということはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。(ウ)以上のとおり，本件において，特許法１０２条１項ただし書に該当する事情があるということはできない。
キ一審被告の主張について
(ア)一審被告は，①被告製品は，１種類の正・逆転パターンの制御しかできず，正転角度と逆転角度を均衡にしたときのみが本件特許権の侵害となるにすぎないこと，②被告製品は，納品時は正転６０秒，逆転６０秒にセットされており，この状態では，ブリッジ現象が生じることが明らかであり，本件特許発明１及び２の作用効果を奏しないこと，③被告製品の正転タイマ及び逆転タイマによる正逆転制御（１種類のパターンでの制御）では，本件特許発明１及び２は，進歩性を欠くこと，④被告製品の制御は，本件特許発明の作用効果を考慮したとき，本件特許発明とは全く別異であり，実施は不可能であるものの形式的には本件特許の請求項の制御を実施し得る場合が考えられるというにすぎないことを考慮すれば，被告製品における侵害部分が，購買者の需要を喚起するということはあり得ないから，本件特許発明１及び２の寄与率が３０％を超えることはない旨主張する。
(イ)①の点について
本件特許発明１の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」は，前記２(3)のとおり，単なる右回転又は左回転ではなく，右回転と左回転の組合せを１パターンとして，１種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって，１パターン内の右回転と左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。被告製品が１種類の正・逆転パターンの制御しかできないものであったとしても，結局，被告製品は，本件特許発明１及び２を充足するような使用方法が可能である。他方，被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり，その特徴に購買者の需要喚起力があるという事情が立証されていない以上，寄与率なる概念によって損害を減額することはできないし，特許法１０２条１項ただし書に該当する事情であるということもできない。
(ウ)②の点について
仮に，被告製品の納品時におけるタイマセットの状態のままでは，本件特許発明１及び２のブリッジ現象の発生の防止という作用効果を奏しないとしても，被告製品は，前記２(3)のとおり，定期正転時間，定期逆転時間を，それぞれ，０から３０００秒の範囲で，１０分の１秒単位で数値により設定することができるものであるから，結局，被告製品は，本件特許発明１及び２を充足するような使用方法が可能である。そして，前記(イ)と同様に，寄与率なる概念によって損害を減額することはできないし，特許法１０２条１項ただし書に該当する事情であるということもできない。
(エ)③の点について
１種類の正・逆転パターンでの制御であると，本件特許発明１及び２が進歩性を欠くとの点については，これを認めるに足りる証拠はない。
(オ)④の点について
被告製品の制御が，本件特許発明１の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相当するものであることは，前記２(3)のとおりであり，被告製品の制御と本件特許発明１及び２の制御とが別異のものであるとする一審被告の主張は，その前提を欠く。
ク小括
以上によれば，特許法１０２条１項に基づく損害額は，２８１０万１９２０円であると認められる。
(2)一審被告が保守作業を行ったことによる損害一審原告は，一審被告は被告製品を保守することで，被告製品の譲受人による被告製品の使用を継続させ，又はこれを容易にさせているということができるから，譲受人による被告製品の使用につき，その行為の幇助者として共同不法行為責任に基づき，損害賠償責任を負う旨主張する。


しかし，一審原告の上記主張は，幇助の対象となる使用行為を具体的に特定して主張するものではないから，失当である上，一審被告が，被告製品について具体的に保守行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また，被告製品の使用により一審原告が被った損害（逸失利益）は，前記(1)の譲渡による損害において評価され尽くしているものといえ，これとは別に，その後被告製品が使用されたことにより，一審原告に新たな損害が生じたとの事実については，これを具体的に認めるに足りる証拠はない。さらに，保守行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められる場合や間接侵害の規定（特許法１０１条）に該当する場合は格別として，そのような場合でない限り，保守行為自体は特許権侵害行為に該当しないのであるから，特許権者である一審原告のみが，保守行為を行うことができるという性質のものではない。
以上によれば，一審原告の上記主張は理由がない。
５結論
以上の次第で，一審原告の本訴請求は，一審被告に対し，被告製品の生産，譲渡等の差止め，被告製品及びその半製品（別紙被告製品目録１又は２記載の構造を備えているが製品として完成するに至っていないもの）の廃棄，２８１０万１９２０円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２６年１０月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから，これを認容し，その余は理由がないから，棄却すべきである。
したがって，(1)一審原告の本件控訴は一部について理由があるから，原判決を変更して一審原告の請求を上記の限度で認容し，その余は理由がないから棄却し，(2)一審被告の本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，訴訟費用の負担につき，民訴法６７条２項，６１条，６４条ただし書を適用して，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官     髙    部    眞規    子
裁判官     柵    木    澄    子
裁判官     鈴    木    わか    な
（別紙）
被告製品目録
１被告製品１
下記の「(1)商品名」欄に記載の商品名を有し，「(2)    構成」欄に記載する構成を有する「(3)図面の説明」欄に記載の破袋機。
(1)商品名
ＯＭ式一軸破袋機
(2)構成
ａ矩形枠体からなる破袋室（２）と，
ｂ破袋室（２）の一方の対向壁面（２ａ，２ａ）間に水平に軸支された回転体（１１）の表面に，回転軸に直角な垂直板からなる複数の板状刃物（１２ａ，１２ｂ）を，該回転軸から放射方向に且つ該放射方向が軸方向に所要角度ずれるように
凸設した可動側刃物（１０）と，
ｃ破袋室（２）の壁面を構成する開閉扉（２ｂ，２ｂ）と，板厚みを水平に凸設配置された垂直板からなる複数の板状刃物（２４）を前記回転体（１１）の軸方向に配列した固定側刃物（２０，２０）と，横材（２ｃ，２ｃ）と，ｄ回転体（１１）に対して正・逆転の繰り返し駆動を行う駆動制御手段（４２及び４３）とを有し，
ｅ可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物（１２ａ，１２ｂと２４）が所定間隔で噛合するように，回転体（１１）の正・逆転の繰り返し駆動に伴って固定側の垂直板からなる板状刃物（２４）間を可動側の垂直板からなる板状刃物（１２ａ，１２ｂ）が通過し，
ｆ所定間隔で噛合する可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物（１２ａ，１２ｂと２４）間で袋体を破袋する
ｇ破袋機（１）。
ｈ固定側刃物（２０）の板状刃物（２４）は，鋭角な刃先部を有する。ｉ固定側刃物（２０）は，その全部又は一部を刃物の保持部ごと破袋室（２）外へ待避可能にした。
(3)図面の説明
ア図面の簡単な説明
図１被告製品１の平面図
図２被告製品１正面図
図３被告製品１の使用状態説明図
イ符号の説明
１破袋機
２破袋室
２ａ破袋室（２）の一方の対向壁面
２ｂ開閉扉
２ｃ横材
１０可動側刃物
１１回転体
１２ａ，１２ｂ可動側の板状刃物
２０固定側刃物
２４固定側の板状刃物
４２減速機
４３モータ
【図１被告製品１の平面図】
【図２被告製品１の正面図】
【図３被告製品１の使用状態説明図】
２被告製品２
下記の「(1)商品名」欄に記載の商品名を有し，「(2)    構成」欄に記載する構成を有する「(3)図面の説明」欄に記載の破袋機。
(1)商品名
ＯＭ式一軸破袋機
(2)構成
ａ矩形枠体からなる破袋室（２）と，
ｂ破袋室（２）の一方の対向壁面（２ａ，２ａ）間に水平に軸支された回転体（１１）の表面に，回転軸に直角な垂直板からなる複数の板状刃物（１２ａ，１２ｂ）を，該回転軸から放射方向に且つ該放射方向が軸方向に所要角度ずれるように
凸設した可動側刃物（１０）と，
ｃ破袋室（２）の壁面を構成する開閉扉（２ｂ，２ｂ）と，板厚みを水平に凸設配置された垂直板からなる複数の板状刃物（２４）を前記回転体（１１）の軸方向に配列した固定側刃物（２０，２０）と，固定パイプ（２５，２５）と，閉塞板
（２６，２６）と，
ｄ回転体（１１）に対して正・逆転の繰り返し駆動を行う駆動制御手段（４２及び４３）とを有し，
ｅ可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物（１２ａ，１２ｂと２４）が所定間隔で噛合するように，回転体（１１）の正・逆転の繰り返し駆動に伴って固定側の垂直板からなる板状刃物（２４）間を可動側の垂直板からなる板状刃物（１２ａ，１２ｂ）が通過し，
ｆ所定間隔で噛合する可動側と固定側の垂直板からなる複数の板状刃物（１２ａ，１２ｂと２４）間で袋体を破袋する
ｇ破袋機（１）。


平成２４年１２月２１日判決名古屋高等裁判所
平成２４年（ネ）第７７１号損害賠償請求控訴事件（原審・名古屋地方裁判所半田支部平成２２年（ワ）第３６４号）主                        文１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人は，控訴人に対し，１００万円及びこれに対する平成２２年７月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３控訴人のその余の請求を棄却する。
４訴訟費用は第１，２審を通じてこれを５分し，その１を被控訴人の負担とし，その余は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は，控訴人に対し，５４１万８０００円及びこれに対する平成２２年７月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２被控訴人
(1)本件控訴を棄却する。
(2)控訴費用は控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１本件は，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人が控訴人を誹謗中傷する内容の記事（本件記事）をブログに掲載したと主張して，不法行為に基づく損害賠償として，５４１万８０００円及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成２２年７月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。２原審は，本件記事は，公共の利害に関する事実についてのもので，専ら公益を図る目的で掲載され，かつ，その内容も真実に基づくものであったとして，控訴人の請求を棄却した。そこで，これを不服とする控訴人（１審原告）が本件控訴に及んだ。
３本件の前提となる事実（争いのない事実），争点及び争点に関する当事者の主張は，原判決２頁１４行目冒頭から同頁２３行目末尾までを次のとおり改めるほかは，原判決「第２事案の概要」の１，２に記載のとおりであるから，これを引用する。
「(3)被控訴人のブログ記事
被控訴人は，同日（平成１９年７月５日），自身の管理するブログに，本判決別紙本件記事記載のとおり，「Ａ商店最期の日」と題した記事（以下「本件記事」という。）を掲載した。本件記事の中には，「当マンションの隣の空き地になんの事前報告も無しに突如産業廃棄物（建設残土）臨時保管所が設営された。」（以下「本件表現①」という。），「作業中は舞い散る粉じんによって窓は開けられない，そのけたたましい重機の騒音によってテレビの音も聞き取れない，粉じんで汚れる窓やバルコニー，隣接するマンション駐車場の車は砂だらけ。」（以下「本件表現②」という。），「苦情を伝え改善対策をお願いするも誠意ある対応は   一切な   し。」   （以下   「本件   表現③   」とい   う。）   との記   述がある。」
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，被控訴人に対して１００万円の損害賠償と，これに対する不法行為後の日である平成２２年７月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で控訴人の請求を認容し，その余の請求を棄却すべきものと判断するが，その理由は，以下のとおりである。(1)争点(1)（本件記事が控訴人の社会的評価を低下させるものであったといえるか。）について
当裁判所も，本件記事は控訴人の社会的評価を低下させるものであると判断するが，その理由は，原判決「第３争点についての判断」の１に記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)争点(2)（本件記事の内容が公共の利害に関する事実についてのもので，かつ，掲載の目的が専ら公益を図ることにあったといえるか。）及び争点(3)（本件記事の内容が真実に基づくものといえるか。）についてア証拠（甲１，６）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。本件記事が掲載されたブログは，被控訴人が平成１８年ころに趣味の写真の発表の場として始めたものであり，平成１９年ころから他の話題を掲載するようになったが，政治や経済などの時事問題に関する記事を載せることはあったものの，被控訴人が自分の身の回りに起きた日々の出来事などについてエッセイや日記，事実などを記録する，私的なウェブサイトである。
被控訴人自身は匿名で上記ブログを管理している上，被控訴人が本件土地に関しての控訴人との紛争について掲載したのは本件記事のみで，本件記事以外にその経過等について掲載したことはなかった。また，本件記事は，控訴人については実名を挙げている上，タイトルに「最期の日」など控訴人を揶揄する表現を用いたものであり，後述（エｳ)）するように「舞い散る粉じん」，「けたたましい重機の騒音」といった誇張した表現を用いてもいる。


イ被控訴人は，本件マンションの管理組合代表及び対策委員長として公害問題解決のため奔走してきた者であるところ，本件記事は，紛争の経緯と結果を報告することで同様の紛争が起きないよう警戒を呼びかけるとともに，同様の立場の一般市民の参考になればという意図で掲載したものである，すなわち，被控訴人は公害問題の被害経験者として，不特定多数の閲覧者のうち，現にあるいは将来，公害・環境問題の被害者となった者の利益を図るという公益目的で本件記事を掲載した旨主張し，被控訴人の供述（乙１１，被控訴人本人）中にはこれに沿う部分もある。しかし，上記アに認定した事実のごとく，匿名の管理者による私的なウェブサイトに，控訴人の実名を挙げた上，これを揶揄し，誇張した表現でなされた本件記事の掲載が，専ら公益を図る目的でされたとは，容易には認め難い。そして，既に弁護士が関与していた（被控訴人本人）にもかかわらず，被控訴人が平成２２年４月ころに本件記事が掲載されたブログを消去したため，同ブログに本件記事以外にどのような内容の具体的記事が掲載されていたかについては何ら証拠が残されていない（甲２１，弁論の全趣旨）のであり，被控訴人が同年３月１９日に「正式に謝罪すれば記事は削除してあげてもいいかな」と，被控訴人が個人的に謝罪を受けることを望んでいる趣旨のコメントをしている事実（甲６）などを併せて考慮すると，被控訴人の内心に公益を図る目的があったか否かはともかくとして，本件記事については，その表現方法などからみて，専ら公益を図る目的で掲載されたとまで認めることはできない。ウまた，続いて本件記事の真実性について検討するに，証拠（甲１，２１，乙１，１０，１１，控訴人代表者本人，被控訴人本人）及び末尾括弧内掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(ｱ)本件土地（半田市ａ町ｂ番ｃ所在の土地の南東部分）は，その両側の境界を本件マンション敷地（同町ｂ番ｄ所在）と本件マンションの第２駐車場（同町ｅ番ｆ所在）に挟まれた土地である。本件土地は，元来，訴外Ｃ建設が資材置場として使用していたが，実質的には空き地に近い状態であり，本件マンションの住人からその使用法につき問題視されることはなかった。
(ｲ)控訴人は，平成１４年６月ころから本件土地を借りて産業廃棄物の積替え保管場所として使用することとし，そのころ，控訴人代表者が本件マンションを訪ね，集会室において，本件マンション管理組合の理事長であった被控訴人に対し，控訴人が本件土地を使用して作業することとなった旨の挨拶をした。
(ｳ)控訴人による本件土地の利用方法は，概ね，ダンプカーによって建設廃材及び残土を搬入し，これを下ろして一時的に保管し，ショベルカーを利用して，別のダンプカーに積み替え，これを搬出するというものであった。
控訴人が本件土地で操業した当初は，廃材，残土の量が少なかったが，次第に量が増え，本件マンションの住人から砂塵についての苦情を受けたため，控訴人は，平成１５年に入り，本件土地の保管場所部分を囲むように，本件マンション敷地側に高さ１．８メートルのトタンの仮柵，本件マンション第２駐車場側に高さ２メートルの移動式のコンクリートの仮柵を設置した。
控訴人は，仮柵に，産業廃棄物の積替え保管場所であることを掲示し，法定の事項のほか，控訴人代表者の連絡先の電話番号も記していた。
（甲７）
(ｴ)本件土地が産業廃棄物の保管場所として使用されていることに被控訴人が気づき，砂塵や騒音を問題視するようになったのは，上記仮柵が設置されたころであり，被控訴人は，その後，控訴人代表者に対し，継続的に苦情を申し入れていた。
控訴人代表者は，作業中に散水することによって砂塵の発生を防ごうと考え，平成１６年１１月ころから，水道管の設置を検討し始めたものの，隣接する本件マンション敷地又は第２駐車場の敷地以外から水道管を引くことができないことが判明し，散水作業は実現しなかった。
（甲１８）
(ｵ)被控訴人が，平成１７年５月ころ，控訴人による本件土地の利用につき，愛知県環境課に苦情を申し立てたところ，同課担当者は，騒音については半田市の管轄であるとして対応を約束しなかったが，砂塵等については，控訴人に対し，散水をするよう要請した。しかしながら，上記(ｴ)のとおり水道管は引けなかったため，控訴人は，同年１２月ころ，本件マンションの水道施設を使用させてくれるよう，被控訴人に要請した。
これに対し，被控訴人は，控訴人代表者に対し，平成１８年の本件マンション管理組合第１３期定期総会に出席し，住人の承諾を得るよう促した。
(ｶ)被控訴人は，同定期総会の開催に先立ち，控訴人による被害につき，本件マンションの住人５９世帯にアンケート調査を実施した。（乙７の１ないし２１）
その結果は，「残土処理作業にともなう粉塵被害」につき，「かなり迷惑」を選択したのが１０戸，「たまに迷惑に思う」としたのが１０戸であり，「残土処理作業にともなう騒音被害」につき，「かなりうるさい」を選択したのが８戸，「たまにうるさく思う」としたのが１２戸であった。また，砂塵の被害については，ベランダや室内に砂埃が上がってくること，駐車場に置いてある自動車が砂埃で汚れることなどに複数の住人が悩まされていることが明らかとなり，騒音の被害については，重機の騒音によって住人の睡眠やテレビの視聴が妨げられ，朝６時台や７時台の早朝や土日にも騒音が生じていることが明らかとなり，悪臭についても苦情が寄せられた。
(ｷ)平成１８年６月４日に開催された本件マンション管理組合の第１３期定期総会において，控訴人代表者が出席し，散水作業のために水道を引かせてほしいと要望したものの，管理組合による承認はされず，逆に，上記(ｶ)のアンケートの結果を見せられ，出席した住人から多数の要望，苦情を受けた。
管理組合側は，控訴人代表者に対し，土砂等の飛散防止策，悪臭対策，騒音防止，囲いの点検と清掃等につき，対策案を書面で回答するよう求め，訴訟を提起する可能性もあると伝えた。控訴人代表者は，訴訟になる可能性があるなら対策案を出せないとして回答を拒否したが，住人から要望のあった作業時間については，平日午前８時以降，土曜午前９時以降，日曜は作業なしとすることについて合意した。そして，控訴人代表者は，同月中旬，作業員向けに，上記作業時間等を遵守するよう求めるチラシを作成し，配布した。（甲８）なお，被控訴人は，平成１７年３月をもって管理組合の理事長の任期を満了していたが，上記定期総会において，引き続き，控訴人に関する問題の窓口を担当することになった。
(ｸ)水道の利用については，平成１８年８月下旬ころになって，管理組合の理事長から控訴人代表者に対し，水道の利用を許可する方針が伝えられた。


しかし，控訴人代表者は，費用をかけて水道を引いたとしても，騒音等の問題によって操業を続けられない可能性もあると考え，被控訴人からの度重なる要望にもかかわらず，平成１９年に撤退するまで，結局，散水作業を実施するための水道工事に取り掛からなかった。騒音問題については，半田市環境課による騒音測定が行われることとなり，同年１１月２９日，作業員による積込み作業のデモンストレーションを行い，本件マンション２階ベランダ及び敷地境界部分において騒音を計測したところ，いずれも県の条例で定める６０デシベルを超過していたことが明らかとなり，半田市環境課は，控訴人に対し，騒音を下げるよう注意を与えた。（乙４の１ないし５，乙５の１ないし５）
これに対し，控訴人は，本件土地で使用していたショベルカーを，他の作業場で使用していた作動音の小さい機種と配置転換するという対応をとった。（甲１，１５，１６，１７）
その後控訴人が本件土地から撤退した平成１９年７月５日までの間に，被控訴人あるいは管理組合から半田市に対して騒音レベルの再計測の申入れ等はなく，再計測などは行われていない。
(ｹ)被控訴人は，なおも，控訴人の操業による砂塵，騒音等が軽減していないと考えており，平成１９年４月上旬，控訴人代表者に電話で問い合わせたところ，騒音についてはこれ以上の対応をしないとの回答であり，作業時の散水を実施するとの確約も得られなかった。そこで，被控訴人は，同月２６日，訴訟提起を検討するために弁護士と打ち合わせ，同年５月２０日，管理組合の第１４期定期総会において，訴訟を提起することも視野に入れ，「産廃対策委員会」を設置することが承認された。（乙２）
被控訴人は，このころ，控訴人代表者に対し，頻繁に苦情の電話を入れていたが，控訴人代表者は，業務に支障があるとして，電話に出ないようになっており，折り返しの連絡もしなかった。
エ(ｱ)被控訴人は，本件記事中の「当マンションの隣の空き地になんの事前報告も無しに突如産業廃棄物（建設残土）臨時保管所が設営された。」（本件表現①）との記述について，被控訴人は控訴人代表者と面会したことはあったが，その際，処理場の承諾を求められ，これを断ったところ，その後ある日突然，本件土地において，土砂の搬入作業が始まり，本件マンションの住人が操業に気付いたのであるから，本件表現①は真実に基づく記述である旨主張する。
しかし，控訴人代表者は，平成１４年６月から本件土地を借りて産業廃棄物の積替え保管場所として使用することとし，そのころ，控訴人代表者が本件マンションを訪ね，集会室において，本件マンション管理組合の理事長であった被控訴人に挨拶をしているのであり（上記ウ(ｲ)），そのころ控訴人代表者が被控訴人を訪ねる目的としては，その時期からみて，控訴人が本件土地を産業廃棄物の積替え保管場所として利用するにあたって，本件マンション管理組合にそのことを伝え，承諾を得るためであったとみるのが自然である。その旨述べる控訴人代表者の供述（甲２１，控訴人代表者本人）は信用できるのに対して，被控訴人の上記主張に沿う被控訴人の供述部分（被控訴人本人）は，本件土地が事実上産業廃棄物処理施設の建設が不可能な市街化調整区域にあること（弁論の全趣旨）に照らしても，容易に信用することはできない。してみれば，本件表現①は真実に基づく記述であるとは到底認められず，ほかに本件表現①が真実に基づく記述であると認めるに足りる証拠はない。
(ｲ)また，被控訴人は，本件記事中の「苦情を伝え改善対策をお願いするも誠意ある対応は一切なし。」（本件表現③）との記述について，控訴人は住人側の苦情を聞き入れているかのようなそぶりをしていたものの，だんだん聞く耳さえ持たなくなっていたのであり，何ら誠意ある対応はなかったのであるから，本件表現③は真実に基づく記述である旨主張する。
しかし，控訴人は，本件マンションの住人や被控訴人からの苦情に対して，砂塵の防止のために，本件土地にトタンの仮柵やコンクリートの仮柵を立てて，控訴人代表者の連絡先を掲示し（上記ウ(ｳ)），散水のための水道管の設置を検討している（上記ウ(ｴ)，(ｵ)）のであるし，騒音の防止のために，作業の開始時間を遅くし，日曜日の作業をなくし，これを遵守するよう作業員にチラシを配布し（上記ウ(ｷ)），本件土地で使用していたショベルカーを作動音の小さい機種に変更する（上記ウ(ｸ)）などの対応をとった事実が認められるのであり，騒音対策については，上記対応の結果，騒音レベルの再計測の申入れがされることもなくなり，一定の効果があったことが窺われるのであるから，本件表現③が真実に基づく記述であるとは到底認められない。確かに散水のための水道管は管理組合が水道の利用を許可した後も最後まで設置されることはなかったが，そのことは本件マンション敷地又は第２駐車場の敷地以外から水道管を引くことができなかったことに主たる原因があるのであり，その後騒音等他の問題や費用の問題で控訴人が水道管を引かなかったからといって，上記認定判断は何ら左右されない。被控訴人が当審において新たに提出した本件マンション周辺の地図（乙１２の１，２）は，平成２４年当時のものであり，上記認定判断を左右するものではなく，ほかに本件表現③が真実に基づく記述であると認めるに足りる証拠はない。
(ｳ)さらに，被控訴人は，本件記事中の「作業中は舞い散る粉じんによって窓は開けられない，そのけたたましい重機の騒音によってテレビの音も聞き取れない，粉じんで汚れる窓やバルコニー，隣接するマンション駐車場の車は砂だらけ。」（本件表現②）との記述についても，真実に基づく記述である旨主張する。
しかし，被控訴人が行ったアンケート調査によっても，本件マンションの全５９世帯中粉じん被害について「かなり迷惑」としたのは１０戸，騒音被害について「かなり迷惑」としたのは８戸に過ぎず，上記のとおり騒音対策について一定の効果があったことについてまったく触れられていないことなども考慮すると，本件表現②は相当に誇張され過ぎた記述であるといわざるを得ず，真実に基づく記述であるとまでは認め難い。
(ｴ)以上のとおりであるから，本件記事の本件表現①ないし③について，その記述が真実に基づくものとは認められない。


平成２６年１２月２４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年第４０４０号   特許権侵害行為差止請求事件
口頭弁論終結日平成２６年９月１２日
判決
原告     中外製   薬株式   会社
同訴訟   代理人   弁護士        尾崎英   男同                            日   野   英一郎同                            江   黒   早耶香被告     ＤＫＳ   Ｈジャ   パン株   式会社（以下「被告ＤＫＳＨ」という。）
被告     岩城製   薬株式   会社
（以下「被告岩城製薬」という。）
被告     高田製   薬株式   会社
（以下「被告高田製薬」という。）
被告       株式会   社ポー   ラファ   ルマ（以下「被告ポーラファルマ」という。）
被告ら   訴訟代   理人弁   護士     新保克   芳同                            髙﨑   仁同                            近藤元   樹同                            洞敬同                            井上   彰同                            酒匂禎   裕同訴訟   代理人   弁理士      今村正   純同                            渡辺紫   保
同補佐   人弁理   士    室伏良   信
主文
１被告ＤＫＳＨは，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録１記載のマキサカルシトール原薬を輸入し，又は譲渡してはならない。
２   被告岩城製薬は，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録２記載のマキサカルシトール製剤を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。被告高田製薬は，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録２記載のマキサカルシトール製剤を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。被告ポーラファルマは，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録２記載のマキサカルシトール製剤を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。３被告ＤＫＳＨは，別紙物件目録１記載のマキサカルシトール原薬を廃棄せよ。被告岩城製薬は，別紙物件目録２記載のマキサカルシトール製剤を廃棄せよ。
被告高田製薬は，別紙物件目録２記載のマキサカルシトール製剤を廃棄せよ。
被告ポーラファルマは，別紙物件目録２記載のマキサカルシトール製剤を廃棄せよ。
５訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文第１項ないし第４項と同旨
第２事案の概要
１本件は，「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」という名称の発明に関する特許第３３１０３０１号の特許権（以下「本件特許権」といい，同特許権に係る特許を「本件特許」という。）の共有者の１名である原告が，被告ＤＫＳＨの輸入販売に係る別紙物件目録１記載のマキサカルシトール原薬（以下「被告製品１」という。），並びに被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマの販売に係る別紙物件目録２記載の各マキサカルシトール製剤（以下，個別には「被告製品２」などといい，これらを併せて「被告製品２」といい，被告製品１と併せて「被告製品」という。）の製造方法である別紙方法目録記載の方法（以下「被告方法」という。なお，被告製品１は，別紙物件目録１において，被告方法で製造されたものと特定されており，被告製品２は，別紙物件目録２において，被告方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。）は，本件特許に係る明細書（特許権設定登録時のもの。以下，図面と併せて「本件明細書」という。なお，本件特許は平成１５年６月３０日以前にされた出願に係るものであるから，本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１５年政令第２１４号〕。参照の便宜のため，本判決末尾に本件特許に係る特許公報〔甲３   〕の写しを   添付す   る。）   の特許   請求の   範囲の   請求項１３（以下，「本件特許の請求項１３」といったり，単に「請求項１３」ということがある。なお，請求項１３以外の特定の請求項についても，同様の表現を用いることがある。）に係る発明（以下「本件発明」という。なお，特許権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かが争点となる場合には，請求項ごとに特許がされたものとみなして審理判断することになるから〔特許法１０４条の３第１項，１２３条１項柱書，１８５条参照〕，以下では，本件特許のうち，請求項１３に係る発明〔本件発明〕についての特許を指して，「本件発明についての特許」ということがある。また，本件特許のうち，請求項１３以外の特定の請求項〔例えば，請求項１〕に係る発明についての特許を指して，「請求項１に係る発明についての特許」などということがある。）と   均等で   あり，その技術的範囲に属すると主張して，特許法２条３項３号，１００条１項，２項に基づき，被告製品の輸入，譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
被告らは，被告方法が本件発明と均等ではないと主張するとともに，本件発明についての特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められると主張して，争っている。
２前提となる事実（当事者間に争いがない事実以外は，末尾に証拠等を掲記する。）
当事者
ア原告は，医薬品の研究，開発，製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。
イ被告ＤＫＳＨは，医薬品の輸入，販売等を業とする株式会社である。ウ被告岩城製薬，被告高田製薬，被告ポーラファルマは，それぞれ，医薬品の販売等を業とする株式会社である。
マキサカルシトール
原告は，活性型ビタミンＤ３誘導体であるマキサカルシトールを有効成分とする角化症治療剤である商品名オキサロール軟膏・ローションを製造販売している。
活性型ビタミンＤ３の生理作用としては，古くからカルシウム代謝調節作用が知られていたが，細胞の増殖抑制作用や分化誘導作用等の多岐にわたる新しい作用が発見され，角化異常症の治療薬として期待されるようになっていた。しかし，活性型ビタミンＤ３には血中カルシウムの上昇という副作用の問題があった。


原告は，活性型ビタミンＤ３であるカルシトリオールの化学構造を修飾した物質であるマキサカルシトールが細胞増殖抑制作用，分化誘導作用を有しながら，血中カルシウム上昇作用が弱いことを見いだした。すなわち，下記の左図がビタミンＤ３（非活性），中図がビタミンＤ３の１αと２５位が水酸化して活性化したカルシトリオール（１α，２５ジヒドロキシビタミンＤ３）であるが，原告は，カルシトリオールの２２位のメチレン基を酸素原子に置き換えることによって，増殖抑制作用が１０～１００倍向上し，他方，副作用である血中カルシウム，リンの上昇作用がカルシトリオールよりも著しく弱い物質が得られることを見いだしたものである（弁論の全趣旨）。この構造の物質がマキサカルシトール（右図）である。原告は，昭和６０年１２月２６日（優先権主張・昭和５９年１２月２８日），新規物質であったマキサカルシトールを含む９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン誘導体について特許出願をし（甲１），平成４年１０月に特許権の設定登録を得た（特許第１７０５００２号）。同特許権は，存続期間の延長登録を経て，平成２２年１２月２６日に存続期間が満了した。
本件発明は，このマキサカルシトールを含む構成要件Ａ（後記で定義する。）に係る化合物の製造方法に関するものである。
本件特許権
原告は，以下の特許権（本件特許権）を，ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク（以下「コロンビア大学」という。）と持分２分の１ずつ共有している。
ア特許   番号    特許第３３１０３０１号
イ発   明の名   称   ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体
およびその製造方法
ウ出     願   日   平成９年９月３日
エ出   願番号     特願平１０－５１２７９５オ優     先   日   平成８年９月３日（米国６０／０２５，３６１による優先権主張。以下「本件優先日」という。）
カ登録   日   平成１４年５月２４日
キ存続期間の延長     本件特許権につき，平成２１年２月２４日に存続期間の延長登録の出願が行われ，平成２２年３月３１日，
特許法６７条２項に基づき，以下の内容の存続期間延
長登録が行われた（なお，原告は，延長登録がされる
前の存続期間の末日までの差止めを求めているので，
本件では，上記延長登録の効果は問題とならない。）。特許権の存続期間の延長理由となる処分
薬事法（平成２５年法律第８４号による題名変更前のもの）１４条９
項に規定する医薬品に係る同項の承認
処分を特定する番号
承認番号２１８００ＡＭＸ１０３８６０００
処分の対象となった物
マキサカルシトール（一般的名称）
処分の対象となった物について特定された用途
掌蹠膿疱症
延長の期間
５年
本件発明
本件特許の請求項１３の記載は，別紙特許公報（写し）の【特許請求の範囲】【請求項１３】のとおりであり，これを構成要件に分説すると以下のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を，符号に対応して「構成要件Ａ－１」などとい   い，構成要件Ａ－１   ないし   Ａ－６   を併せ   て「構   成要件Ａ」，構成要件Ｂ－１ないしＢ－３を併せて「構成要件Ｂ」という。）。Ａ－１下記構造を有する化合物の製造方法であって：
Ａ－２（式中，ｎは１～５の整数であり；
Ａ－３Ｒ   １およびＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ１－Ｃ６ア
ルキルであり；
Ａ－４ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり；Ａ－５ＹはＯ，ＳまたはＮＲ   ３であり，ここでＲ３は水素，Ｃ１－Ｃ６ア
ルキルまたは保護基であり；
Ａ－６そしてＺは，式：
のＣＤ環構造，式：
のステロイド環構造，または式：
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有
していてもよい）
Ｂ－１（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を
Ｂ－２塩基の存在下で下記構造：
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，
Ｂ－３下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
Ｃ（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造するこ
と；および
Ｄ（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；Ｅを含む方法。
無効審判請求及び訂正請求
アスイス法人であるセルビオス－ファーマ     エスアー（以下「セルビオス社」という。）は，本件特許を無効とすることにつき，特許無効審判（無効２０１３－８０００８０）を請求した（甲２８）。コロンビア大学及び原告は，平成２５年９月２５日，同日付け訂正請求書（甲１５）により，本件特許の「明細書及び特許請求の範囲」を「訂正明細書及び特許請求の範囲」（それぞれ「明細書」，「訂正明細書」とすべきところを誤記したものと解する。前記のとおり，本件特許は平成１５年６月３０日以前にされた出願に係るものであるから，特許請求の範囲は明細書から分離されていない。参照の便宜のため，本判決末尾に同訂正請求書に添付された「【書類名】特許請求の範囲」で始まる文書及び「【書類名】明細書」で始まる文書の各写し〔以下，これらを併せて，「訂正明細書」という。〕を添付する。）のとおり一群の請求項ごとに訂正すること（以下「本件訂正」という。請求項１３を後記のとおり訂正すること〔以下「本件発明についての訂正」ということがある。〕を含む。）を請求した。


特許庁は，平成２６年７月２５日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決をした（甲２８）。イ被告らは，本件特許の請求項１，２，４，６ないし１４，１６，１８ないし３０に係る発明についての特許を無効とすることを求めて，特許無効審判（無効２０１３－８００２２２）を請求した（乙１７）。コロンビア大学及び原告は，平成２６年４月３０日，同日付け訂正請求書（甲２５）により，本件特許の「明細書及び特許請求の範囲」を「訂正明細書及び特許請求の範囲」（平成２５年９月２５日付け訂正請求書と同様に，それぞれ「明細書」，「訂正明細書」とすべきところを誤記したものと解する。）のとおり一群の請求項ごとに訂正すること（訂正の内容は，本件訂正と同じである〔甲１５，２５〕。）を請求した。特許庁は，平成２６年９月２４日の口頭審理に先立って通知した同年８月１日付け審理事項通知書（甲２９）で，本件発明についての訂正を認める旨の暫定的見解を示した。
ウ本件発明についての訂正は，目的物質及び出発物質を限定するとともに，導入される側鎖を下記構造のもの（以下「マキサカルシトールの側鎖」という。）に限定するという趣旨のものと理解される。本件発明についての訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的として，本件明細書に記載された事項の範囲内においてするものであって，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく（この点は，被告らも争っていない。），被告方法は，本件訂正によって本件発明から除外された部分に属しない（この点も争いがない。）から，被告方法が本件発明と均等なものとして，同発明の技術的範囲に属するか否か，また，本件発明についての特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは，訂正後の発明について検討すれば足りることになる。
訂正発明
本件訂正後の請求項１３の記載は，別紙訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１３】のとおりであり，同項に係る発明（以下「訂正発明」という。）を構成要件に分説すると次のとおりである（下線部が訂正箇所である。構成要件Ａ－１，Ａ   －２’   ないしＡ－６’を併せて「構成要件   Ａ’」   という。）。
Ａ－１下記構造を有する化合物の製造方法であって：
Ａ－２’（式中，ｎは１であり；
Ａ－３’Ｒ１およびＲ   ２はメチルであり；
Ａ－４’ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；
Ａ－５’ＹはＯであり；
Ａ－６’そしてＺは，式：
のステロイド環構造，または式：
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有
していてもよい）
Ｂ－１（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を
Ｂ－２塩基の存在下で下記構造：
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，
Ｂ－３下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
Ｃ（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造するこ
と；および
Ｄ（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；Ｅを含む方法。
被告らの行為
ア被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマは，平成２４年８月１５日，それぞれ，被告製品２ないしの製造販売について厚生労働大臣の承認を受け，これらの製品は，同年１２月１４日，薬価基準収載された。
イ被告ＤＫＳＨは，スイスの製薬メーカーであるセルビオス社が被告方法により製造した被告製品１を業として輸入し，少なくとも，被告高田製薬及び被告ポーラファルマに対して販売している。
被告製品２（被告岩城製薬の販売に係る被告製品２を含む。）が原薬（有効成分）として含有するマキサカルシトールは，いずれも被告方法によって製造されたものである。
ウ被告方法は，本件発明の構成要件Ａ，Ｂ－２，Ｄ（訂正発明の構成要件Ａ’，Ｂ－２，Ｄ）を充足する。
被告方法は，工程Ｉの出発物質Ａが，構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６（訂正発明の構成要件Ａ－６’）の「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」で「１以上の保護……の置換基を有している」構造のうちの２つの保護の置換基を有している構造（シス（５Ｚ）セコステロイド構造）ではなく，その幾何異性体であるトランス（５Ｅ）セコステロイド構造である点で，構成要件Ｂ－１を充足しない。
また，被告方法は，工程Ｉ，IIの中間体Ｃが，シス（５Ｚ）セコステロイド構造ではなく，トランス（５Ｅ）セコステロイド構造を有している点で，構成要件Ｂ－３，Ｃを充足しない。
３争点
本件の争点は，①被告方法が本件発明（訂正発明）と均等なものとして，本件発明（訂正発明）についての特許が特許無効審判により無効とされるべ
上記①が肯定され，上記
の有無である。
ウのとおり，本件発明についての訂正が特許請求の範囲の減縮を目的として，本件明細書に記載された事項の範囲内においてするものであって，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないこ検討すれば足りる（そこで，後記第３では，訂正発明についての当事者の主張を摘示する。）。
均等の第１要件（争点１）
均等の第２要件（争点２）
均等の第３要件（争点３）
均等の第４要件（争点４）
均等の第５要件（争点５）
無効理由１（乙９を主引例とする進歩性欠如）（争点６）無効理由２（乙４の２を主引例とする進歩性欠如）（争点７）無効理由４（乙１４を主引例とする進歩性欠如）（争点８）
無効理由５（実施可能要件違反）（争点９）
無効理由６（サポート要件違反）（争点１０）
差止めの必要性（争点１１）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（均等の第１要件）について
（原告の主張）


訂正発明を公知技術と比べたときの特徴は，構成要件Ｂ及びＣに記載されたマキサカルシトールの側鎖の導入法にあり，出発物質がビタミンＤ構造の化合物である場合に，同物質がシス体であることは，上記の側鎖導入反応に関係しておらず，訂正発明の特徴部分ではない。したがって，訂正発明と被告方法の相違点である，出発物質がシス体であるか，トランス体であるかは，訂正発明の本質的部分ではない。
（被告らの主張）
構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６’の「Ｚ」がビタミンＤ構造の場合は「シス体」であることが，訂正発明の本質的部分であり，それが「トランス体」である被告方法は，均等の第１要件を満たさない。すなわち，本件優先日当時，「トランス体」のビタミンＤ誘導体を出発物質とし，当該物質を側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化し，「トランス体」から「シス体」とすることで，マキサカルシトールと類似した構造の化合物が得られることは広く知られていた。訂正発明の本質的部分は，ステロイド環構造を有する化合物を出発物質とする場合と，ビタミンＤ構造の化合物を出発物質とする場合では当然異なるものであり，製造工程短縮という訂正発明の目的に照らすと，   最終目的物であるマキサカルシトールが「シス体」であることから，ビタミンＤ構造の化合物を出発物質とする場合は，「トランス体」から「シス体」への変換を不要とし，工程を１工程減らすべく，「シス体」を出発物質に選択したことは，訂正発明の本質的部分というべきである。
２争点２（均等の第２要件）について
（原告の主張）
均等の第２要件は，対象製品等が特許発明と客観的にみて実質的に同一かどうかの判断である。訂正発明の特徴は，マキサカルシトールの側鎖の導入法にあるから，出発物質のシス体がトランス体に置換されても，技術的に別の発明であると評価されることはなく，被告方法は，訂正発明の方法と実質的に同一である。そして，被告方法を行うことにより，側鎖導入反応の収率の向上と，さらに，その後のマキサカルシトールの側鎖の構造を形成する工程数を短縮できるという，訂正発明の作用効果を享受している。
訂正発明の反応は，出発物質と特定の試薬（構成要件Ｂ－２。被告方法に対応するものとしては４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン。以下「本件試薬」という。）との反応によるエポキシ化合物中間体の生成と，同中間体のエポキシ開環の２段階の反応からなるが，１段階目の反応の後，後処理工程と精製工程を行って精製された反応中間体を取得し，次いで，それを２段階目の反応に供して目的物質を得るという通常のプロセスに対し，１段階目の反応が終了したら，後処理や精製を行わず，そのまま，同一容器に還元剤を添加して，２段階目の反応を行うのがワンポット反応である。ワンポット反応は，訂正発明の構成要件として記載されているものではなく，実施態様の１つであるが（すなわち，訂正発明の反応はワンポット反応としても実施できるし，２段階の反応を別々に行うこともできる。），訂正発明の構成要件に規定された化学反応が，ワンポット反応を可能とする条件を有しているという意味において，訂正発明の作用効果である。
被告方法がワンポット反応を行っても，行わなくても，作用効果の同一性は認められる。被告方法がワンポット反応を行っている場合は，訂正発明の効果を最大限に享受していることになる。
（被告らの主張）
訂正明細書には，工程短縮と，それによる収率の向上が訂正発明の目的であることが記載されているところ，出発物質がトランス体である被告方法では，工程IIIが不可欠であり，その分だけ，シス体から出発する訂正発明の場合より工程数が多く，また，その結果，収率が低下する（乙１２）ことが不可避であるので，被告方法は，製造工程の短縮という訂正発明の効果を奏しない。
ワンポット反応による効果は，訂正発明の構成に基づくものではなく，この点に関する原告の主張は，失当である。
３争点３（均等の第３要件）について
（原告の主張）
被告方法において，シス体の出発物質ではなく，トランス体の出発物質を用いて本件試薬との反応によるエポキシ化合物中間体の生成と，同中間体のエポキシ開環の２段階の反応を行っても，生成されるトランス体の化合物を目的物質であるシス体のマキサカルシトールに効率よく転換できることが知られていた（甲１４）ので，被告方法における出発物質の置換は，被告製品の製造時を基準としても，本件優先日を基準としても容易であった。一般に，化学の分野では反応の予測が容易でないとしても，訂正発明におけるシス体の出発物質をトランス体の出発物質で置換した反応について予測することは，あたかも装置の部品を置き換えることと違いがない程度に容易である。
（被告らの主張）
トランス体の出発物質に適宜側鎖を導入していくことが，本件優先日当時，当業者に容易に行えたという事実は，均等の第３要件の充足を意味しない。均等の第３要件は，違う技術を実施することの容易性ではなく，置換することによって当該発明を実現することが容易であることを求めるものである。装置の発明で部品を置き換えるのとは異なり，訂正発明においてシス体の出発物質をトランス体のものに置き換えた場合，まず，物性や化学的性質が異なるトランス体でも同様に側鎖が導入できるかは不明であり，ましてその収率は不明である。その上，最終的にシス体のマキサカルシトールを得るには，光異性化反応が必要となるから，シス体をトランス体に置換して原告の主張する「高い収率」が実現できるかは，当業者であっても，到底「容易に」想到できないものである。
４争点４（均等の第４要件）について
（被告らの主張）


本件優先日当時，①マキサカルシトールは公知物質であったこと，②被告方法における出発物質，すなわちトランス体のビタミンＤ誘導体を出発物質として，マキサカルシトールの側鎖に類似する側鎖を導入し，光異性化反応によりシス体の目的物質を製造する方法が知られていたこと（乙４の２），③上記と構造の類似する出発物質に対し，アルキル化により炭素原子数が４～１２   の側鎖   （マキ   サカル   シトー   ルの側   鎖は，   炭素原   子数が   ５の場   合である。）を導入する方法が知られていたこと（乙３の２），④本件試薬を用いてエポキシ環を有する側鎖をアルコール化合物に導入し，還元剤でエポキシ環を開環することにより，マキサカルシトールの側鎖を導入する方法が知られていたこと（乙９），⑤本件試薬に類似する「４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン」の誘導体を使用して，ステロイド誘導体にマキサカルシトールの側鎖   と類似   する側   鎖を効   率よく   導入す   ること   が知ら   れてい   たこと（乙１４），⑥アルキル化に際し，エポキシ環を有する化合物をアルコールと反応させることにより，グリシジルエーテル化合物を合成したり，エポキシ環を所望の方向に開環したりすることは，周知であったこと（乙６～８，１０，１１）からすれば，被告方法におけるトランス体のビタミンＤ誘導体を出発物質とし，本件試薬によりエポキシ環を有する側鎖を導入し，導入した側鎖のエポキシ環を還元剤で開環して，マキサカルシトールの側鎖を導入した化合物を得て，これを光異性化することにより，マキサカルシトールを得ること（被告方法）は，本件優先日当時，当業者が容易に推考できたものというべきであり，均等の第４要件を充足しない。
（原告の主張）
乙４の２には，トランス体の出発物質が記載されているが，これと反応させる試薬により導入される側鎖は，マキサカルシトールの側鎖よりも長いものばかりであって，マキサカルシトールの側鎖は開示されていないし，仮に，マキサカルシトールの側鎖を直接導入しようとしても，反応は進まない（甲１３）。乙６～８には，グリシジルエーテルの製造法が記載されているが，出発物質に当該方法を適用して得たグリシジルエーテル化合物のエポキシ環を開環しても，マキサカルシトールとは異なる側鎖の化合物が生成する。また，乙３の２は，マキサカルシトールの側鎖を導入する方法として，水銀を含む試薬を必要とする方法を開示するのみである。したがって，被告方法は，被告ら主張の公知技術に基づいて当業者が容易に推考できたものではない。
５争点５（均等の第５要件）について
（被告らの主張）
均等の第５要件は，審査経過での限定のみならず，その明細書の成り立ち等から発明の内容を意識的に限定した場合も含むものであるところ，訂正明細書及びその引用する文献の記載内容からみて，訂正発明は，ビタミンＤ構造の化合物を出発物質とする場合には，「シス体」の化合物を出発物質とすることにあえて限定したものと理解するほかない。
（原告の主張）
トランス体の化合物を含むビタミンＤ３誘導体の合成ルートが学問的にはよく知られていても，医薬品の製造方法の発明において，シス体の目的物質を合成す   る方法   の出発   物質は   シス体   である   のが自   然であ   り，訂正発明   において，シス体のマキサカルシトールの製法の出発物質として自然なシス体のビタミン   Ｄ構造   を記載   し，不   自然な   トラン   ス体の   ビタミ   ンＤ構   造を記載しなかったことに，何の不合理性もない。したがって，訂正明細書の発明の詳細な説明において，出発物質に関する説明中に，トランス体の化合物を記載した文献（乙３の１，乙４の１）を引用する記載をしつつ，特許請求の範囲において，シス体のビタミンＤ構造のみを記載したことは，均等の第５要件の「特段の事情」に当たらない。
６争点６（無効理由１：乙９を主引例とする進歩性欠如）について
（被告らの主張）
乙９には，訂正発明の構成要件Ｂ－２で特定される試薬に該当する「１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」を用いて，エポキシ環を有する側鎖をアルコール化合物に導入し，還元剤でエポキシ環を開環することにより，マキサカルシトールの側鎖を導入する工程が記載   されて   いる（   以下，乙９に記載された発明を「乙９発明」という。）。
訂正発明と乙９発明とを対比すると，以下の点で相違し，その余の点で一致する。
乙９発明の出発物質及び目的物は，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６’の「Ｚ」で特定される構造（ステロイド構造又はビタミンＤ構造）を有していないのに対して，訂正発明の出発物質及び目的物は当該構造を有している点（構成要件Ａ－１，Ａ－６’，Ｂ－１及びＢ－３）。乙１４に示されるように，上記試薬に類似する「４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン」の誘導体を使用して，ステロイド誘導体にマキサカルシトールの側鎖と類似する側鎖を効率よく導入することが知られており，また，乙３の２，乙４の２に示されるように，ビタミンＤ誘導体を出発物質として，マキサカルシトールの側鎖を当該誘導体に導入する方法も知られていた。
よって，当業者であれば，乙９発明及び上記技術事項に基づいて，乙９発明で使用されている試薬を，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６’の「Ｚ」で特定される構造の出発物質に適用してそのＯＨ基にマキサカルシトールの側鎖を導入した化合物を得る方法は，容易に想到できたことであり，顕著な効果も存在しない。
（原告の主張）
訂正発明と乙９発明は，以下の点で相違する（訂正発明の構成要件のうち，新規性・進歩性の判断において重要でない構成については，相違点として取り上げない。以下，同じ）。
（相違点１）訂正発明では，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６’の「Ｚ」が「ステロイド環構造，またはシス型ビタミンＤ構造」であるのに対し，乙９発明では，「メチル」である。
（相違点２）訂正発明では，「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理してマキサカルシトールを製造する工程」を含んでいるのに対し，乙９発明では，この工程を含んでいない（乙９にエポキシ環の開環反応の記載があるが，「そのエポキシド化合物」が異なる。）。
（相違点３）訂正発明では，目的物質がマキサカルシトールであるのに対し，乙９には，その旨の記載がない。


訂正発明と乙９発明は，反応させる試薬が同じであっても，反応相手である出発物質が全く異なり（乙９発明の低分子アルコールは，訂正発明の出発物質とは大きく異なる。），訂正発明の出発物質の２２位のＯＨ基と同試薬の反応性は，予測できるものではない。特に，訂正発明の高い収率やワンポット反応が可能なことは，全く予想できない。そもそも，乙９には試薬（低分子アルコールとの反応）の記載があるだけで，当該試薬を訂正発明の出発物質と反応させてマキサカルシトールの側鎖の導入に使用することの示唆は全くない。
被告は乙１４，乙３の２，乙４の２を引用するが，乙１４は，本件試薬とは異なる試薬を用いた，マキサカルシトールの側鎖とは異なる側鎖の導入に関する文献である。乙３の２は，プレニルブロミド試薬の反応と水銀化合物の使用を伴うマキサカルシトールの側鎖の導入を記載しているが，収率を記載していないから，同試薬の反応性に関する特段の開示は存在しない。乙４の２は，マキサカルシトールの側鎖より長い側鎖の直接導入を記載しているが，マキサカルシトールの側鎖は直接導入ができないことを示唆している文献である。
訂正発明には，高い収率でワンポット反応が可能であるという，顕著な効果が存在する。
７争点７（無効理由２：乙４の２を主引例とする進歩性欠如）について
（被告らの主張）
乙４の２の請求項５の工程ｃ）及びｄ）には，トランス構造のビタミンＤ誘導体を出発物質としてマキサカルシトールの類似物質を製造する方法が開示されている（以下，乙４の２に記載された発明を「乙４発明」という。）。
訂正発明と乙４発明は，以下の点で相違し，その余の点で一致する。（相違点１）訂正発明では，エポキシ環を含む特定の試薬を用いてエポキシ環を含む側鎖を導入するのに対して，乙４発明では，当該試薬とは異なる試薬を用いて側鎖を導入し，エポキシ環を還元剤で処理して開環する工程についても開示がない点。
（相違点２）訂正発明では出発物質としてシス体を用いるのに対して，乙４発明ではトランス体を用いる点。
乙９によれば，相違点１は容易に想到可能である。
また，原告は，シス体とトランス体は置換容易と主張しているのであるから，相違点２も容易に想到可能である。
したがって，訂正発明は，乙４発明及び上記技術事項に基づいて当業者が容易に想到することのできるものであり，顕著な効果も存在しない。
（原告の主張）
訂正発明と乙４発明は，以下の点で相違する。
（相違点１）目的物質である下記構造の化合物について：
訂正発明では，「Ａ’」は下記構造：
であるのに対し，乙４発明では，「Ａ’」は，最も訂正発明に近いもので，
下記構造：
である（なお，訂正発明の構成要件Ａ－６’の「Ｚ」がビタミンＤ構造である場合，それはシス型であるのに対し，乙４発明ではトランス型のビタミンＤ構造であるが，訂正発明において，出発物質のビタミンＤ構造がシス型かトランス型かは重要ではないので，原告は「Ｚ」の構造を相違点としていない。）。
（相違点２）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」（式中，Ｅは脱離基）は下記構造：
であるのに対し，乙４発明では，化合物「Ｅ－Ｂ」は，最も訂正発明に近
いもので，下記構造：
である。
（相違点３）訂正発明では，下記構造：
n=1,R1,R2=メチル
を有するエポキシド化合物を製造すること；が含まれるのに対し，乙４発
明では，側鎖構造が直接導入されて，下記構造：
「Ａ’」は，最も訂正発明に近いもので，下記構造：
が製造される。
（相違点４）訂正発明では，「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；」が含まれるのに対し，乙４発明には，これに相当する還元工程が含まれない（側鎖構造の直接導入）。乙４の２には，マキサカルシトールの側鎖よりも長い側鎖を直接導入する記載はあるが，マキサカルシトールの側鎖を導入する目的は示唆されていない。
訂正発明には，高い収率でワンポット反応が可能であるという，顕著な効果が存在する。
８争点８（無効理由４：乙１４を主引例とする進歩性欠如）について（なお，無効理由３は欠番である。）
（被告らの主張）
乙１４には，①「４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン」の誘導体が，ステロイド環構造を有する化合物の側鎖の２２位のＯＨ基を高収率でアルキル化する試薬であること，そして，②その酸化により導入されたエポキシ環も高収率で開環すること，が開示されている（以下，乙１４に記載された発明を「乙１４発明」という。）。
訂正発明と乙１４発明は，以下の点で相違し，その余の点で一致する。（相違点１）乙１４発明が「４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン」の誘導体の試薬を用いるのに対して，訂正発明では，「４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」を試薬として用いる点。
（相違点２）乙１４発明では，導入する側鎖がマキサカルシトールの側鎖と類似する構造であるのに対して，訂正発明で導入される側鎖はマキサカルシトールの側鎖と同一の側鎖である点。
乙９は，１０種類の異なる構造を有するアルコール類について「４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」（本件試薬）が反応することを報告するものであり，当業者は，類似の構造を有する他の物質にも当該反応が応用できることを当然に理解する。乙１４により，乙１４発明に係る試薬を用いると高収率でステロイド環構造の出発物質の２２位のＯＨ基に側鎖を導入できることを知る当業者であれば，当該試薬に代えて，乙９記載の本件試薬を，ビタミンＤ構造やステロイド環構造の出発物質に適用することを容易に想到する。そして，乙９において導入されている側鎖はマキサカルシトールの側鎖であるから，   乙９に基づき，マ   キサカ   ルシトールの側鎖をステロイド環構造の化合物の２２位のＯＨ基に導入することは容易に想到することである。
したがって，訂正発明は，乙１４発明及び上記技術事項に基づいて当業者が容易に想到することのできるものであり，顕著な効果も存在しない。
（原告の主張）
訂正発明と乙１４発明は，以下の点で相違する。
（相違点１）目的物質である下記構造の化合物について：
訂正発明では「Ａ’」は下記構造：
である（構成要件Ａ－１，Ａ－３’）のに対し，乙１４では，「Ａ’」は下
記構造：
である。


（相違点２）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」は下
記構造：
である（構成要件Ｂ－２）のに対し，乙１４では，化合物「Ｅ－Ｂ」は下
記構造：
である。
（相違点３）訂正発明では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」の反応により下記
構造：
n=1,R1,R2=メチル
を有するエポキシド化合物を製造すること；が含まれるのに対し，乙１４では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」の反応により，下記構造の化合物を生
成し，
次いで，香月―シャープレス反応を用いて，下記構造：のエポキシ化合物が製造される。
乙１４と乙９のいずれにも，マキサカルシトールの側鎖の導入の記載はなく，乙１４及び乙９から，訂正発明を容易に想到できるという論理は導かれるはずがない。
訂正発明には，高い収率でワンポット反応が可能であるという，顕著な効果が存在する。
９争点９（無効理由５：実施可能要件違反）について
（被告らの主張）
訂正明細書の発明の詳細な説明において，本件試薬を用いたアルキル化反応として具体的に反応の詳細及び収率が示されているのは，目的物質及び出発物質がステロイド環構造の場合であり，ビタミンＤ構造の場合については具体的な記載が全くない。そして，ビタミンＤ構造の場合に，ステロイド環構造の場合と同様に反応するか，するとしてその効果はどの程度のものかを予測することができず，過度の試行錯誤が必要であり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，訂正発明のうち，目的物質及び出発物質がビタミンＤ構造の場合について，当業者が実施することができるような記載がない。
（原告の主張）
訂正明細書には，反応図Ｂとして，出発物質と試薬とを塩基の存在下に反応させる工程と，工程で得られたエポキシ化合物のエポキシ環を還元剤を使用して開環する反応である工程とからなる，訂正発明に対応する反応が記載され，工程は，反応図Ａの方法と同様に実施できると記載されている。訂正明細書には，出発物質として，ステロイド構造を有する化合物と，ビタミンＤ構造を有する化合物のいずれをも使用可能であることが説明されており，反応図Ａの反応について，ステロイド構造と非ステロイド構造とを区別せず，好ましい反応条件が記載され，また，工程の反応条件についても，ステロイド構造と非ステロイド構造とを区別せず，好ましい反応条件が記載されている。したがって当業者は，目的物質及び出発物質がステロイド構造の場合でも，ビタミンＤ構造の場合でも，訂正明細書に記載されている反応条件を適用して，訂正発明が実施可能であることを容易に認識することができる。
１０争点１０（無効理由６：サポート要件違反）について
（被告らの主張）
訂正明細書の発明の詳細な説明におけるステロイド環構造を有する化合物を出発物質にした反応しか具体的に開示していない記載を，ビタミンＤ（セコステロイド）構造を有する化合物を出発物質にする場合にまで一般化できないことは，上記９のとおりであり，また，アルキル化に用いる本件試薬についても，訂正明細書の実施例等で効果が確認されているのは，４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタンのみであり，訂正発明の試薬に含まれる他の試薬が同様に反応するか否かも不明である。
したがって，訂正発明は，訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を含んでいる。
（原告の主張）
訂正明細書の発明の詳細な説明には，訂正発明におけるビタミンＤ構造を有する出発物質の反応についても，明確かつ十分に記載されている。
１１争点１１（差止めの必要性）について
（原告の主張）
被告方法は，訂正発明と均等なものとして，訂正発明の技術的範囲に属するから，被告ＤＫＳＨが，業として，被告方法によって生産された物である被告製品１を輸入，譲渡する行為，並びに，被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポ   ーラフ   ァルマ   が，各々   ，被告   方法に   よって   生産さ   れたマキサカルシトールを原薬（有効成分）として含有する被告製品２を譲渡し，又は譲渡の申出をする行為は，いずれも，本件特許権に係る原告の持分権を侵害する。したがって，原告は，被告らに対し，被告製品の譲渡等の差止請求権（特許法１００条１項）及び被告製品の廃棄請求権（同条２項）を有する。
（被告らの主張）
争う。
第４当裁判所の判断
１争点１（均等の第１要件）について
被告方法が訂正発明の構成要件Ａ’，Ｂ－２，Ｄを充足すること，また，被告方法における出発物質Ａ及び中間体Ｃが，シス体のビタミンＤ構造の化合物ではなく，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造の化合物であるという点で，被告方法が訂正発明の構成要件Ｂ－１，Ｂ－３，Ｃを文言上充足しないことは，いずれも争いがない。
特許請求の範囲に記載された構成中に，相手方が製造等をする製品又は用いる方法（   以下「   対象製   品等」   という   。）と異なる部分が存する場合であっても，①同部分が特許発明の本質的部分ではなく（第１要件），②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって（第２要件），③上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（第３要件），④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものではなく（第４要件），かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（第５要件）は，対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属する（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁［ボールスプライン事件］参照）。


そこで，以下，出発物質及び中間体にトランス体のビタミンＤ構造の化合物を用いる被告方法が，訂正発明においてシス体のビタミンＤ構造の化合物を用いる場合と均等なものといえるか，順次，均等の要件を判断する。特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきである。まず，訂正発明のうち，原告が被告方法と対比している場合（マキサカルシトールを目的物質とし，本件試薬を使用する場合）は，出発物質（構成要件Ｂ－１）と本件試薬を塩基の存在下で反応させて中間体のエポキシド化合物（構成要件Ｂ－３）を製造し（以下「第１段階の反応」という。），同エポキシド化合物を還元剤で処理して（エポキシ環を開環して），マキサカルシトールを得る（構成要件Ｃ。以下「第２段階の反応」という。）ことからなるものである。
そして，訂正明細書（甲１５）には，訂正発明の解決すべき課題，訂正発明の目的，訂正発明の効果につき明確な記載はなく，「下記構造……を有する化合物の製造方法は新規であり……多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成に有用である。」（訂正明細書２５頁）と記載されているにすぎないが，訂正明細書の「発明の背景」の記載（訂正明細書１５～１６頁）や実施例の記載（訂正明細書４９～５７頁）を総合すると，訂正発明は，従来技術に比して，マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質を製造する工程を短縮できるという効果を奏するものと認められる（なお，ワンポット反応が可能であることは，訂正明細書に「工程の反応は工程の後に，より具体的にはシリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程の反応生成物を精製した後に実施することができ，あるいはまたそれは，工程の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に還元剤を直接添加することによって実施することもできる。工程を工程の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され，この方法は操作上の冗長さが少ないので好ましい。」〔訂正明細書４１頁〕と記載されているとおり，訂正発明の一部の実施態様において得られる効果にすぎず，訂正発明の構成要件を充足する方法を使用すれば常にワンポット反応が可能となるものではないから，訂正発明の奏する効果であるとは認められない。また，高い収率が得られることも，収率が必ずしも高くない結果を含む実施例８～２４も訂正発明の実施例として記載されており，訂正発明の構成要件を充足する方法を使用すれば常に高い収率が得られるというものではないから，訂正発明の奏する効果であるとは認められない。）。ここで，訂正発明が工程を短縮できるという効果を奏するために採用した課題解決手段を基礎付ける重要な部分（訂正発明の本質的部分）は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造を有する目的物質を得るために，かかる構造を有する出発物質に対して，構成要件Ｂ－２の試薬（本件試薬を含む。）を塩基の存在下で反応させてエポキシド化合物を製造し（第１段階の反応），同エポキシド化合物を還元剤で処理する（エポキシ環を開環する）（第２段階の反応）という２段階の反応を利用することにより，所望の側鎖（マキサカルシトールの側鎖）を導入するところにあると認めるのが相当である。被告らは，出発物質がビタミンＤ構造の場合，シス体を用いることと構成要件Ｂ－２の試薬（本件試薬を含む。）を用いることの組合せが訂正発明の特徴であり，出発物質がシス体であることも，訂正発明の本質的部分である旨主張する。
そこで，シス体とトランス体の意義についてみると，以下のとおりである。
ビタミンＤ類の基本的な骨格として，側鎖を除いた，
という構造を共に有している。
この基本骨格には上部の二環から繋がる３つの二重結合があり，これを通常「トリエン」と呼ぶ。この「トリエン」は，二重結合部分では結合を軸として回転することができない。そのため，ビタミンＤ類には，このトリエン構造に由来する幾何異性体が下図に示すように２つ存在する。この左側のトリエンの並び方のものを「シス体」（５Ｚ）といい，右側の並び方のものを「トランス体」（５Ｅ）という。
ビタミンＤ構造の出発物質がシス体であっても，トランス体であっても，
５位５位
シス体トランス体
第１段階の反応で，出発物質の２２位のＯＨ基に塩基の存在下で本件試薬と反応させてエポキシド化合物を合成する下図のような反応に変わりはなく，第２段階の反応で，エポキシ環を開環してマキサカルシ
トールの側鎖を導入する下図のような反応
にも変わりはない。
被告方法は，ビタミンＤ構造の出発物質に本件試薬を使用し，第１段階の反応と第２段階の反応という２段階の反応を利用している点において，訂正発明と課題解決手段の重要部分を共通にするものであり，出発物質及び中間体がシス体であるかトランス体であるかは，課題解決手段において重要な意味を持つものではない。
以上によれば，目的物質がビタミンＤ構造の場合において，出発物質及び中間体がシス体であるかトランス体であるかは，訂正発明の本質的部分でないというべきである。
したがって，被告方法は，均等の第１要件を充足する。
２争点２（均等の第２要件）について
訂正発明によるマキサカルシトールの製造方法は，
従来技術に比して工程を短縮できるという効果を奏するものと認められる。被告方法は，ビタミンＤ構造の出発物質に本件試薬を使用し，第１段階の反応と第２段階の反応という２段階の反応を利用している点において，出発物質及び中間体をシス体からトランス体に置き換えても，従来技術に比して工程を短縮できるという訂正発明の目的を達することができ，訂正発明と同一の作用効果を奏するものと認められる。
被告らは，出発物質がトランス体である被告方法では，トランス体の物質Ｄをシス体に転換する工程IIIが不可欠であり，その分だけ，シス体から出発する訂正発明の場合より工程数が多く，また，その結果，収率が低下することが不可避であるので，被告方法は，製造工程の短縮という訂正発明の効果を奏しない，と主張する。


しかし，被告方法の工程IIIにおいてトランス体をシス体に転換する工程を加味しても，最終的な工程数は従来方法よりも改善されていると認められるから，被告方法が訂正発明と同一の作用効果を奏しないとはいえない。なお，原告は，均等の第２要件の判断において，訂正発明の構成要件に対応しないトランス体からシス体への変換工程は考慮の対象でない旨主張しているが，被告方法の工程I,IIのみと訂正発明とを対比すると，被告方法の工程I,IIではトランス体の物質Ｄが得られるにすぎず，医薬品の有効成分として有用なシス体のマキサカルシトールを得ることはできないのであるから，訂正発明と同一の作用効果を奏しないことが明らかであり，訂正発明と対比すべきは被告方法の全部でなければならない。
以上によれば，被告方法は，訂正発明と同一の作用効果を奏する。したがって，被告方法は，均等の第２要件を充足する。
３争点３（均等の第３要件）について
所望のビタミンＤ誘導体を製造するに際し，トランス体の化合物を出発物質として，適宜側鎖を導入し，シス体のビタミンＤ誘導体を得る方法は，本件優先日当時，既に当業者の知るところであった（甲１４，乙１，２）。そうすると，訂正発明を知る当業者は，被告方法実施時点において，訂正発明におけるビタミンＤ構造の出発物質をシス体からトランス体に置き換え，最終的にトランス体の物質Ｄをシス体に転換するという被告方法を容易に想到することができたものと認められる。
被告らは，物性や化学的性質が異なるトランス体でも訂正発明と同様に側鎖が導入できるかは不明であり，ましてその収率は不明であるから，当業者は置換を容易に想到できないと主張する。
しかし，マキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する第２２位のＯＨ基は，トランス体とシス体とで構造が異なる二重結合の位置から遠く，これら二重結合の位置によってマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるとは考え難いから，当業者は，シス体のビタミンＤ構造の化合物を出発物質とした場合であっても，訂正発明と同様に，マキサカルシトールの側鎖の導入が可能であると認識し，トランス体とシス体の置換を容易に想到できるものと認めるのが相当である。
以上によれば，当業者は，被告方法の実施時点において，訂正発明の出発物質及び中間体をトランス体からシス体に置き換えることを容易に想到できたものというべきである。
したがって，被告方法は，均等の第３要件を充足する。
４争点４（均等の第４要件）について
被告らは，被告方法は，乙４発明を中心とする本件優先日時点における公知技術に基づいて，容易に推考できたものであると主張する。乙４の２は，本件優先日（平成８年９月３日）前である平成４年８月１３日に頒布された公表特許公報（特表平４－５０４５７３）である。乙４の２の請求項５の発明の工程ｃ），ｄ）には，以下の方法（乙４発明）が開示されている（甲２９・５～７頁，乙４の２）。
ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）－ビス－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－９，１０－セコ－プレグナ－５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）－トリエン－２０（Ｓ）－オールを，式Ｚ－Ｒ３［式中，Ｚは脱離基，例えばハロゲン，p-トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して，式Ⅲ［式中，Ｒ３はＲ（Ｒは前記と同意義またはその類似体である），または要すればＲに変換し得る基である。］
で示される化合物を生成し；
ｄ）上記式Ⅲの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して，式Ｉ
［式中，Ｒは，要すれば水酸基で置換した炭素原子数７～１２のアルキル基を表す。］
の化合物またはその類似体を製造する方法。
乙４発明と被告方法は，トランス体のビタミンＤ誘導体を出発物質とし，当該物質を試薬で塩基性条件下にアルキル化し，トランス体の化合物を生成し，これをシス体に転換して所望のシス体のビタミンＤ誘導体である目的物質を製造する方法である点で一致し，以下の点で相違する。（相違点１）被告方法では，４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン（本件試薬）により側鎖を導入し，本件試薬により導入されたエポキシ環を開環しているのに対し，乙４発明では側鎖導入試薬は式Ｚ－Ｒ３で示される試薬であり，試薬がエポキシ基を含まず，試薬で導入されたエポキシ環を還元剤で処理して開環する工程についても開示がない点。（相違点２）被告方法の目的物質はマキサカルシトールであり，導入される側鎖の炭素原子数が５であるのに対して，乙４発明の目的物質は，導入された側鎖の炭素原子数が７～１２であり，マキサカルシトールではない点。
相違点２について
乙４発明の目的物質はマキサカルシトールではないから，乙４発明から被告方法を推考するには，まず，乙４発明をマキサカルシトールの製造に応用する動機付けが必要である。
この点，乙４の２・６頁右上欄１０行以下には，「化合物３……は，非常に多目的な中間体であり，本発明の化合物Ｉの製造用の中間体であるばかりではなく，基Ｒが本発明のもの以外である式Ｉの他の類似体，例えば既知の２２－オキサ－１，２５－（ＯＨ）２Ｄ３の中間体でもある。実際，本発明の化合物と直接生物学的に比較するための２２－オキサ－１，２５－（ＯＨ）２Ｄ３の対照サンプルの合成のために，図式１および２の両方の反応を適宜使用した。」との記載がある。
ここでいう「化合物３」は，乙４発明の出発物質（被告方法の出発物質と同じ，トランス体のビタミンＤ誘導体），「２２－オキサ－１，２５－（ＯＨ）２Ｄ３」はマキサカルシトールであるから，当業者は，上記示唆に基づき，乙４発明の出発物質を出発物質とし，乙４発明の目的物質に代えてマキサカルシトールを目的物質とすることを容易に推考できると認めるのが相当である。
相違点１について
相違点２を克服し，目的物質をマキサカルシトールとした場合，乙４発明の試薬で導入される側鎖はマキサカルシトールの側鎖ではないのであるから，マキサカルシトールの側鎖を導入するには，別の試薬による別の反応が必要となる。


乙４の２と同一の出願人による乙３の２には，乙４発明の出発物質を出発物質とし，乙４発明と同じ試薬で塩基条件下にアルキル化して，炭素原子数４～１２のアルキル基を導入することが開示され，乙３の２の第２表の「化合物番号７」には，「－(ＣＨ２)２－Ｃ（ＯＨ）Ｍｅ２」という，マキサカルシトールの側鎖を有するトランス体の化合物（トランス体である点と，２１位のメチル基の立体構造がマキサカルシトールとは異なる。）が得られたことが開示されている。
この化合物７は，酢酸水銀Ⅱを用いて化合物４から製造され（乙３の２の製造例１２），化合物４は，４－ブロモ－２－メチル－２－ブテンを用いて化合物３（乙４発明の出発物質と，２１位のメチル基のみが異なる化合物）から製造されたものである（乙３の２の製造例１１）。この反応を図示すると，以下のとおりである。
これらの公知文献に接した当業者は，乙４発明の出発物質を出発物質とし，乙３の２の製造例１１と同様の方法により出発物質の２２位のＯＨ基を上記中図のような側鎖に置換し，続いて乙３の２の製造例１２と同様の方法により側鎖をマキサカルシトールの側鎖に置換し，最後にトランス体からシス体に転換する方法によりマキサカルシトールを製造する方法を，容易に推考できるといえる。
しかし，これと異なり，本件試薬を用いて出発物質の２２位のＯＨ基をエポキシ化し，続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールの側鎖を導入し，最後にトランス体からシス体に転換してマキサカルシトールを製造するという方法については，乙４の２，乙３の２には何らの記載も示唆もない。この点，本件試薬自体は公知であった（乙９）が，乙９記載の試薬をマキサカルシトールの製造に使用することは，乙４の２にも，乙９にも，本件訴訟に書証として提出された他の公知文献にも，記載されておらず，その示唆もない。
そうすると，上記のとおり，乙４発明をマキサカルシトールの製造に応用することを想到した当業者においても，乙９記載の試薬を乙４発明と組み合わせて被告方法を推考する動機付けがあるとはいえない。相違点１は，当業者において容易に推考できるものとはいえない。
以上によれば，被告方法は，被告ら主張の公知技術から容易に推考できたものとはいえない。
したがって，被告方法は，均等の第４要件を充足する。
５争点５（均等の第５要件）について
被告らは，訂正発明のうち，出発物質がビタミンＤ構造の場合は，出発物質がシス体に意識的に限定されたものとみるべきである旨主張する。訂正明細書（甲１５）の特許請求の範囲の請求項１３において，構成要件ＡのビタミンＤ構造を図示した箇所や，他の請求項においてビタミンＤ構造を図示した箇所には，シス体のビタミンＤ構造が図示されている（訂正明細書１～１２頁）。
また，訂正明細書の発明の詳細な説明には，ビタミンＤ構造，訂正発明の出発物質，中間体又は目的物質を説明した箇所で，シス体のビタミンＤ構造が図示されている（訂正明細書１７～１９，２１，２２，２４，２７，３２，３４～３８，４３，４５～４８頁）。
しかし，訂正明細書には，「シス体」，「トランス体」，「５Ｅ」，「５Ｚ」といった，シス体とトランス体の区別を明示する用語は使用されておらず，トランス体を用いる先行技術との相違によって，本件特許が登録されるに至ったような事情も見当たらない。
そうすると，訂正発明において，出発物質及び中間体がビタミンＤ構造の場合に，シス体に意識的に限定したとか，トランス体を意識的に除外したとまでは認められない。
被告らは，明細書に他の構成の候補が開示され，出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず，あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には，当該他の構成に均等論を適用することは，均等論の第５要件を欠くこととなり，許されないと解するべきであるところ（知財高裁平成２４年９月２６日判決・判時２１７２号１０６頁［医療用可視画像の生成方法事件］），①訂正明細書に，出発物質として使用できる公知化合物の例として引用されている「国際特許公開公報ＷＯ９０－０９９９１（１９９０年９月７日）およびＷＯ９０／０９９９２（１９９０年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン－１α，３β，２０β－トリオール」（訂正明細書３０頁）は，そこに引用された国際特許公開公報（乙３の１，乙４の１）に対応する日本特許公表特許公報（乙３の２，乙４の２）を見るとトランス体のビタミンＤ構造化合物であり，トランス体とシス体を明確に区別している，②目的物質であるマキサカルシトールは，シス体として医薬品の製造承認を受け，構造式においてもシス体であることが明記されている（乙５），③訂正発明の中間体のエポキシアルキシ部分の水素原子は立体異性の配置をとるところ，構成要件Ｂ－３はそれを表示するために，化学結合を波線で「Ｈ」と記載し，Ｈの付け根の立体構造がＲ体とＳ体の立体異性体の双方を含むことを明示している，④訂正明細書には，ＳＯ２により保護されたビタミンＤ構造の例として左右２つの図が図示されており（訂正明細書２８頁），これは単結合で回転した同一の化合物であるが，にもかかわらず右の図を記載したのは，ＳＯ２を脱離した後に生成するトランス体を意識したものである，等の点を指摘して，本件特許の出願人であるコロンビア大学及び原告（以下「出願人ら」という。）において，出発物質をシス体に意識的に限定したものである旨主張する。
しかし，まず，上記①の点についてみると，訂正明細書に引用された文献の内容においてトランス体とシス体を区別していたとしても，訂正明細書の本文においてトランス体とシス体を明確に区別した記載がないことは上記のとおりであり，出願人らが出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。


次に，上記②の点についてみると，目的物質がシス体であるからといって，出発物質もシス体でなければならないわけではなく，出願人らが出発物質を意識的に限定した根拠となるものではない。トランス体の出発物質からシス体の目的物質を得る方法は公知であったが（乙１，２，乙３の２，乙４の２），訂正明細書にそのような他の構成の候補が開示されていたわけではないから，出願人らにおいて出発物質にトランス体を記載しなかったからといって，出発物質をシス体に意識的に限定したとまではいえない。対象製品等に係る構成が，特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには，出願人又は特許権者が，出願手続等において，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し，あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど，対象製品等に係る構成を明確に認識し，これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり，特許出願当時の公知技術等に照らし，対象製品等に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず，そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは，対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである（知財高裁平成１７年第１００４７号同１８年９月２５日判決［椅子式エアーマッサージ機事件］参照）。上記③の点についてみると，Ｒ体－Ｓ体の立体異性（鏡像異性）とシス体－トランス体の立体異性（幾何異性）とは性質が異なるものであるから，訂正明細書においてＲ体とＳ体の区別を前提とする記載があるからといって，出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。上記④の点についてみると，被告らの指摘する図がトランス体を意識した記載であると認めるに足りる証拠はなく，ＳＯ２の付加により保護されたビタミンＤ構造について２種類の図（トランス体とシス体ではなく，同一の構造を回転させた図）を記載したからといって，出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。
以上によれば，本件において，出発物質をトランス体とする被告方法が本件特許の出願手続等において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情はない。
したがって，被告方法は，均等の第５要件を充足する。６争点６（無効理由１：乙９を主引例とする進歩性欠如）について乙９は，本件優先日（平成８年９月３日）前である昭和５７年（１９８２年）に頒布された，「CHEMISTRYOFHETEROCYCLIC   COMPOUNDS」と題する書籍に登載された，「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類との反応」と題する論文である。
乙９には，以下の方法（乙９発明）が開示されている。１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンと，アルコール類とを，アルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させ，エポキシエーテルを生成する方法。
「１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」は訂正発明の   本件試   薬に，   「アル   カリ金   属アル   コキシ   ド」は   訂正発明の「塩基」に相当するから，乙９発明と訂正発明とは，以下の点
「（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
を有する化合物と反応させて，下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙの定義は上記のとおり，ｎ＝１．Ｒ１及びＲ２はメチルである）を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」
すなわち，ＯＨ基を有する化合物を出発物質とし，当該物質を塩基の存在下で本件試薬と反応させてエポキシド化合物を製造する方法である点で一致し，以下の点で相違する。なお，原告は，「塩基の存在下」についても相違点であるかのように主張する部分があった（原告第３準備書面２０～２１頁）が，最終的には相違点として主張しないものと解される（原告第１４準備書面５頁）。
（相違点１）訂正発明では，出発物質の「Ｚ」はシス型のビタミンＤ構造（ステロイド環構造であってもよいが，進歩性の判断の結論に影響しない。）である（構成要件Ａ－６）のに対し，乙９発明では「メチル」である点。
（相違点２）訂正発明が「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造する工程」（構成要件Ｃ）を含んでいるのに対し，乙９発明がこの工程を含むかは必ずしも明らかでない点。
（相違点３）乙９発明で生成されるのはエポキシエーテルであって，訂正発明の目的物質ではない点。
相違点３について
ア乙９発明は，訂正発明の目的物質を製造するものではないから，乙９発明から訂正発明を想到するには，まず，乙９発明を訂正発明の目的物質（例えば，マキサカルシトール）の製造に応用する動機付けが必要である。マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質自体は公知であった（乙４の２）が，その製造に乙９発明の試薬を用いることについては，乙９にも，乙４の２にも，本件訴訟に書証として提出された他の公知文献にも記載されておらず，その示唆もない。
イ被告らは，ビタミンＤ誘導体を出発物質としてマキサカルシトールの側鎖と類似する側鎖を当該誘導体に導入する方法が検討されていたところ（乙３の２，乙４の２），乙９は，同様に，特定の側鎖構造の導入という技術課題に関するものであり，乙９で出発物質として開示されているイソプロピルアルコール（ｄＲ＝ｉ－Ｃ   ３Ｈ７）は，ビタミン誘導体の側鎖の２０位の部分と構造が類似しているから，当業者であれば，乙９の試薬をビタミンＤ構造やステロイド構造の出発物質に適用して，マキサカルシトールの側鎖を導入させることを容易に想到する，と主張する。しかし，イソプロピルアルコールは分子量６０の低分子量の液体であり，乙９に開示されている他のアルコール類も全て分子量３２～１０８程度の液体であるのに対し，訂正発明の出発物質は，分子量が約３００の，常温で固体の物質であって，以下の図に示すように，その構造は大きく異なっている。
そうすると，当業者において，乙９に記載された反応がステロイド構造やビタミンＤ構造の出発物質に対しても同様に適用可能であると考え，乙９の試薬をビタミンＤやステロイド構造の出発物質と組み合わせることを容易に想到するとはいえない。


被告らは，薬学研究者の意見書（乙１５）を提出するが，イソプロピルアルコールとビタミンＤ構造の出発物質との構造の相違について説明されているものではなく，上記認定を左右するものではない。また，被告らは，乙９が特定の側鎖構造の導入という技術課題に関するものであると主張するが，乙９はマキサカルシトールの側鎖の導入を技術課題としたものではないから，マキサカルシトールの側鎖の導入という技術課題に直面した当業者において，乙９発明の試薬を用いる動機付けがあるとはいえない。
ウ乙３の２や乙１４は，マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質を目的物質とするものではないから，乙９と乙３の２，乙１４を組み合わせても，訂正発明に想到することはあり得ない。
エ訂正発明の発明者の論文である甲１３（訳文は乙１３）や乙２４には，訂正発明の発明者らが，乙９の論文に接して訂正発明に至ったことが記載されている（乙１３・参考文献１２，乙２４・参考文献６）。しかし，甲１３（乙１３），乙２４は，いずれも本件特許が登録された後の平成１６年（２００４年）及び平成２１年（２００９年）になって，発明に至った契機を振り返って記載したものであって，本件優先日時点（平成８年９月３日）における当業者の認識を表すものとはいえず，これらの論文によっても，当業者において乙９の試薬を訂正発明の目的物質の製造方法に使用することが容易想到であったとはいえない。オ以上によれば，相違点３は容易想到であるとはいえない。
小括
以上のとおり，相違点３は容易想到であるとはいえないから，その余の相違点について検討するまでもなく，訂正発明が乙９発明から容易に想到可能であるとはいえない。
したがって，無効理由１（乙９を主引例とする進歩性欠如）は理由がない。
７争点７（無効理由２：乙４の２を主引例とする進歩性欠如）について本件優先日（平成８年９月３日）前である平成４年８月１３日に頒布された乙４の２（特表平４－５０４５７３）には，以下の方法（乙４発明）が開示されている。
ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）－ビス－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－９，１０－セコ－プレグナ－５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）－トリエン－２０（Ｓ）－オールを，式Ｚ－Ｒ３［式中，Ｚは脱離基，例えばハロゲン，p-トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して，式Ⅲ［式中，Ｒ３はＲ（Ｒは前記と同意義またはその類似体である），または要すればＲに変換し得る基である。］
で示される化合物を生成し；
ｄ）上記式Ⅲの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して，式Ｉ
［式中，Ｒは，要すれば水酸基で置換した炭素原子数７～１２のアルキル基を表す。］
の化合物またはその類似体を製造する方法。
乙４発明と訂正発明は，以下の点
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺはビタミンＤ構造である）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである。）を有する化合物を
塩基の存在下で下記構造
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である。）と反応させて下記構造：（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである。）を有する化合物を
製造すること；
（ｂ）その化合物をさらに反応させてシス体のビタミンＤ誘導体である化合
物を製造すること；及び
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」
すなわち，ビタミンＤ構造を有する化合物を出発物質として，塩基の存在下で試薬と反応させ，ビタミンＤ構造の目的物質を製造する方法である点で一致し，以下の点で相違する。
（相違点１）目的物質の「Ｙ－Ａ」について，乙４発明では，ＹはＯであり，ＡはＯＨ基で置換した炭素原子数７～１２のアルキル基であり，訂正発明で限定されたマキサカルシトールの側鎖ではない点。
（相違点２）訂正発明では，出発物質及び中間体のＺはいずれもシス型のビタミンＤ構造の化合物であるのに対し，乙４発明では，出発物質及び中間体のＺはいずれもトランス体のビタミンＤ構造の化合物である点。（相違点３）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」は下記
構造：
であるのに対し，乙４発明では，化合物「Ｅ－Ｂ」は，最も訂正発明に近い
もので，下記構造：
である点。
（相違点４）訂正発明では，中間体はエポキシ基を有するエポキシド化合物であるのに対し，乙４発明の中間体は，目的物質と同じ側鎖を有するトランス体のビタミンＤ構造の化合物である点。
（相違点５）訂正発明では，（ｂ）の処理は「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；」であるのに対し，乙４発明では，（ｂ）の工程は，トランス体の中間体を光異性化によりシス体の目的物質に変換する処理である点。
相違点３について
乙４発明の試薬で導入される側鎖はマキサカルシトールの側鎖ではないのであるから，マキサカルシトールの側鎖を導入するには，別の試薬による別の反応が必要となるところ，本件試薬を用いて出発物質の２２位のＯＨ基をエポキシ化し，続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールの側鎖を導入し，最後にトランス体からシス体に転換してマキサカルシトールを製造するという方法については，乙４の２，乙３の２には記載されておらず，その示唆もない。
本件試薬自体は公知であった（乙９）が，乙９記載の試薬をマキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質の製造に使用することは，乙４の２にも，乙９にも，書証として提出された他の公知文献にも記載されておらず，その示唆もない。
そうすると，当業者が乙４発明をマキサカルシトールの側鎖の導入に応用することに想到したと仮定してみても，直ちに乙９記載の試薬を乙４発明と組み合わせる動機付けがあるとはいえない。
したがって，相違点３は，当業者において容易想到とはいえない。
小括


以上によれば，相違点３は容易想到であるとはいえないから，その余の相違点について検討するまでもなく，訂正発明が乙４発明から容易に想到可能であるとはいえない。
したがって，無効理由２（乙４の２を主引例とする進歩性欠如）は理由がない。
８争点８（無効理由４：乙１４を主引例とする進歩性欠如）について乙１４は，本件優先日（平成８年９月３日）前である平成８年２月１日に頒布された「有機合成化学協会誌第５４巻第２号」に登載された，訂正発明の発明者の１人である丙Ⅰの「活性型ビタミンＤ誘導体－医薬品開発の過程で合成研究者が担当する多彩な役割」と題する論文である（乙１４の注１３の論文（甲２０）は平成６年（１９９４年）に発表されたことが記載されているが，被告らが主引例としているのは乙１４であって甲２０ではないから，以下，乙１４の開示内容のみを検討する。）。乙１４には，以下の図が記載されており，２０（Ｓ）－アルコール（８）と４－ブロモ－２－メチル－２－ブテンとを反応させて以下の中図のプレニル基を有するステロイド化合物を生成し，引き続き，香月－シャープレス反応を用いて以下の１８，１９のエポキシド化合物を生成し，これにＤＩＢＡＨ（水素化ジイソブチルアルミニウム）を用いて，以下の右下のステロイド化合物を得る方法（乙１４発明）が開示されている。
乙１４発明と訂正発明とは，以下の点
「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺはステロイド環構造である）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである。）を有する化合物
を下記構造
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である。）と反応させて，下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；及び
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」
すなわち，ＯＨ基を有するステロイド化合物を出発物質とし，当該物質を試薬と反応させてエポキシド化合物を製造し，そのエポキシド化合物を処理して所望のステロイド化合物を製造する方法である点で一致し，以下の点で相違する。
（相違点１）目的物質の「Ｙ－Ａ’」について，以下の右図の乙１４発明の
側鎖
は，訂正発明で限定された上記左図のマキサカルシトールの側鎖ではない点。
（相違点２）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」は下記
構造：
の「４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」（本件試薬）であるのに対し，乙１４発明では，化合物「Ｅ－Ｂ」は下記構造：の「４－ブロモ－２－メチル－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテン」である点。
（相違点３）訂正発明では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」とを塩基の存在下で
反応させて，下記構造：
ｎ＝１，Ｒ１，Ｒ２＝メチル
を有するエポキシド化合物を得ているのに対して，乙１４発明では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」の反応により，下記構造の化合物を生成し，
次いで，香月―シャープレス反応を用いて，下記構造
のエポキシド化合物を製造する点。
相違点２について
ア乙１４発明の試薬は訂正発明の試薬と異なるから，乙１４発明から訂正発明を想到するには，訂正発明の試薬を乙１４発明の試薬に代えて使用する動機付けが必要となる。
本件試薬の構造自体は公知であった（乙９）が，乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を用いることについては，乙１４にも，乙９にも記載されておらず，その示唆もない。
そうすると，当業者において，乙９記載の試薬を乙１４発明と組み合わせる動機付けがあるとはいえない。
イ被告らは，乙１４発明の試薬と乙９記載の試薬は構造において類似するから，当業者は乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を用いてマキサカルシトールの側鎖を導入することを容易に想到すると主張する。しかし，乙１４発明の試薬は，乙１４の反応のために選択されたものであり，試薬が異なれば反応も異なるのであるから，乙１４発明の試薬と乙９記載の試薬が構造において類似しているとしても，当業者において，乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を用いる動機付けがあるとはいえない。
ウ訂正発明の発明者の論文である甲１３（訳文は乙１３）には，「エポキシブロマイド１２［判決注：本件試薬］は，その嵩高さや，エポキシ基の機能についてのｓｐ２状の性質を考慮すれば，プレニルブロミド［判決注：４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン。乙１４の試薬とは異なる。］と立体的にも電子的にも似ているので，我々は，該試薬が２級のアルコール４［判決注：訂正発明の出発物質］に反応し，エポキシ－エーテル１３［判決注：訂正発明の目的物質］を製造できることを容易に想到することができた［判決注：原文「Wecouldreadily   assume」。原告訳「すぐに……仮定することができた〔原告第３準備書面１７頁〕］。」との記載がある。
しかし，甲１３（乙１３）は，本件特許が登録された後の平成１６年（２００４年）になって，本件発明に至った契機を振り返って記載したものであって，本件優先日時点（平成８年９月３日）における当業者の認識を表すものとはいえず，この論文から，当業者において乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を使用することが容易想到であったとはいえない。エ乙２５は，原告が平成１３年に出願した特許の再公表特許（ＷＯ０２／０１７９３２）であり，その中に，「本発明の製剤の有効成分であるＯＣＴ［判決注：マキサカルシトール］は公知物質であり，公知の方法で製造できる。例えば……Ｋｕｂｏｄｅｒａ他（Ｂｉｏｏｒｑａママｎｉｃ   ＆Ｍ


ｅｄｉｃｉｎａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ    Ｌｅｔｔｅｒｓ，４（５）：７５３－７５６，１９９４）［判決注：乙１４の注１３で引用されている甲２０の論文］……などに記載の方法で製造することができる」との記載がある。
被告らは，上記記載から，乙１４の知見をマキサカルシトールの側鎖の導入に用い得ることを原告自身が明らかにしていると主張する。しかし，甲２０の知見をマキサカルシトールの側鎖の導入に用い得るとしても，当業者において乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を使用することが容易想到であったとはいえないことに変わりはない。オしたがって，相違点２（試薬の相違）は，当業者において容易想到とはいえない。
相違点３について
当業者において，乙１４発明のエポキシド化合物に代えて，訂正発明の中間体であるエポキシド化合物を得ようとする動機付けは，乙１４にも，本件訴訟に提出された他の公知文献にも記載されておらず，その示唆もないから，相違点３（エポキシド化合物の相違）についても，当業者において容易想到とはいえない。
小括
以上によれば，相違点２，３は容易想到であるとはいえないから，その余の相違点について検討するまでもなく，訂正発明が乙１４発明から容易に想到可能であるとはいえない。
したがって，無効理由４（乙１４を主引例とする進歩性欠如）は理由がない。
９争点９（無効理由５：実施可能要件違反）について被告らは，訂正明細書の発明の詳細な説明には，出発物質及び目的物質がビタミンＤ構造の場合について，当業者が実施することができるような記載がない旨主張する。
平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項の趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者がその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。
そして，物を生産する方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をする行為等をいうから（特許法２条３項３号，２号），物を生産する方法の発明について実施可能要件を充足するためには，明細書にその製造方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき，当業者が過度な負担なしに諸因子を設定して   その製造方   法を使   用でき   るので   あれば，実   施可能   要件を   満たす   といえ   る（知   財高裁   平成２   ４年１   ２月５   日判決・判時２１７６号８３頁参照）。
これを本件についてみると，訂正明細書（甲１５）には，訂正発明の出発物質，反応物質（試薬），塩基，還元剤等の構成や入手方法，反応の説明があり（訂正明細書２４～４９頁），第１段階の反応につき「反応温度は適切に調節することができ，一般的には２５℃から溶媒の還流温度，好ましくは４０℃から６５℃の範囲内である。反応時間は適切に調節することができ，一般的には１時間から３０時間，好ましくは２時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で監視することができる。」（訂正明細書３１頁），第２段階の反応につき「工程の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，ジエチルエーテル，テトラヒドロフラン（ＴＨＦ），ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）   ，ベン   ゼンお   よびト   ルエン   が挙げ   られ，   ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。工程の反応温度は適切に調節することができ，一般的には１０℃から１００℃，好ましくは室温から６５℃の範囲内である。工程の反応時間は適切に調節することができ，一般的には３０分から１０時間，好ましくは１時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で監視することができる。」（訂正明細書４１頁）との記載がある。しかし，さらに具体的な反応条件の諸   因子を   記載し   た実施   例は，   構成要   件Ａ－   ６’でいう「Ｚ」がステロイド環構造のものしか記載されていない（訂正明細書４９～５７頁）。
訂正発明の反応は，出発物質のＯＨ基と本件試薬を反応させてマキサカルシトールの側鎖を得るものであるから，出発物質の「Ｚ」の構造がステロイド環構造であるかビタミンＤ構造であるかによって反応条件が大きくは異ならないであろうことは，本件優先日当時における当業者の技術常識であったと認められる。例えば，乙４の２・６頁の図式１には，２０位の炭素原子にホルミル基（ＣＨＯ）が結合したトランス型のビタミンＤ構造（Ｎ）を有する物質１を出発物質として，工程ａ，ｂ及びｃを経て，２２位の酸素原子がアルキル化された，トランス型のビタミンＤ構造を有する物質IIIを得る反応が記載され，同７頁の図式２には，２０位の炭素原子にホルミル基が結合したＣＤ環構造（Ｙ）の物質４を出発物質として，工程ａ，ｂ及びｃを経て，２２位の酸素原子がアルキル化されたＣＤ環構造の物質VIIを得る反応が記載されているが，この工程ａ，ｂ及びｃは「図式１の１→２→３に対応」と記載されており，出発物質がビタミンＤ構造であってもＣＤ環構造であっても，同様の工程（乙４の２・６頁左欄の工程ａ，ｂ及びｃ）により反応が進行することが記載されている。
そうすると，訂正明細書の「発明の詳細な説明」の上記記載，ステロイド環構造の実施例の記載及び上記技術常識を総合すると，訂正明細書に接した当業者は，「Ｚ」がビタミンＤ構造の場合でも，ステロイド環構造の実施例の反応条件に沿って実施することで，訂正発明を実施することができると理解するものと認められる。
現に，原告において，ステロイド環構造の化合物及びシス型のビタミンＤ構造の化合物を出発物質として，訂正明細書の実施例５，６（ステロイド環構造の化合物を出発物質とするもの）と同様の条件で比較実験を行った結果，同様に反応が進行し，工程数の短縮という訂正発明の作用効果を奏し，かつ，実施例５，   ６と同様の高い収率が得られた（   甲１７   ，１８）。このことは，ステロイド環構造の出発物質の実施例の反応条件をビタミンＤ構造の出発物質にも同様に適用可能であるとの当業者の理解が事実に即したものであることを示している。


以上によれば，訂正明細書の発明の詳細な説明には，出発物質及び目的物質がビタミンＤ構造の場合にも当業者が訂正発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるといえる。
したがって，無効理由５（実施可能要件違反）は理由がない。１０争点１０（無効理由６：サポート要件違反）について被告らは，訂正発明には，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていない構成（出発物質及び目的物質がビタミンＤ構造のもの）が含まれている旨主張する。
特許請求の範囲の記載が平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条６項１号に適合するか否かは，明細書の特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年１１月１１日判決・判時１９１１号４８頁参照）。
訂正発明が解決した課題は，第１段階の反応，第２段階の反応という２段階の反応を利用することによる，マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質を製造する工程数の短縮である。
そうすると，問題は，訂正明細書に接した当業者が，出発物質がビタミンＤ構造の場合であっても，ステロイド環構造の場合と同様に２段階の反応が進行し，工程数を短縮することが可能であると   認識で   きるか   否かである。
ところからすれば，訂正明細書に接した当業者は，ＺがビタミンＤ構造の場合でも，実施例に示されたステロイド環構造の場合と同様に２段階の反応が進行し，工程数を短縮することが可能であると認識できるというべきである。
以上によれば，訂正発明は，訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されているといえる。
したがって，無効理由６（サポート要件違反）は理由がない。
１１争点１１（差止めの必要性）について
以上検討したところによれば，被告方法は訂正発明の構成と均等なものとして，訂正発明の技術的範囲に属する（したがって，当然に本件発明の技術的範囲にも属する）というべきところ，訂正発明について被告ら主張の無効理由が存在するとはいえないから，本件発明についての訂正が認められる以上，本件発明についての特許が特許無効審判により無効とされるべきものとは認められない。
前記前提となる事実によれば，被告製品１は被告方法によって製造されたマキサカルシトール原薬であり，被告製品２はいずれも被告方法で製造されたマキサカルシトールの製剤（すなわち，被告方法によって製造されたマキサカルシトールを原薬〔有効成分〕として含有する製剤）であることが認められるから，被告製品１を輸入し又は譲渡する行為は本件特許権の侵害を構成し，また，被告製品２を譲渡し又は譲渡の申出をする行為も本件特許権の侵害を構成する（特許法２条３項３号）。
したがって，原告は，特許法１００条１項に基づき，少なくとも本件特許権の存続期間の延長登録がされる前における存続期間の末日である平成２９年９月３日（なお，本件訴訟において，原告が上記各行為について差止めを求めているのは，同日までであるから，上記延長登録に係る期間における本件特許権の効力については，検討を要しない。）まで，被告ＤＫＳＨに対しては被告製品１の輸入及び譲渡の差止めを，被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマに対しては被告製品２（被告岩城製薬については被告製品２，被告高田製薬については被告製品２，被告ポーラファルマについては被告製品２）の譲渡及び譲渡の申出の差止めを，それぞれ求めることができる。
上記のとおり，被告製品１は被告方法によって製造されたマキサカルシトール原薬であり，被告製品２はいずれも被告方法で製造されたマキサカルシトールを原薬（有効成分）として含有する製剤であるから，原告は，特許法１００条２項に基づき，被告ＤＫＳＨに対しては被告製品１の廃棄を，被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマに対しては被告製品２（被告岩城製薬については被告製品２，被告高田製薬については被告製品２，被告ポーラファルマについては被告製品２）の廃棄を，それぞれ求めることができる。
１２結論
以上によれば，原告の請求はいずれも理由があるので，これらを認容することとし，主文のとおり判決する（なお，本件の事案にかんがみると，仮執行宣言は相当でないので，これを付さないこととした。）。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末      和      秀
裁判官
鈴    木      千      帆
裁判官
西    村      康      夫
（別紙）
物件    目録    １
別紙方法目録に記載された製造方法で製造された，マキサカルシトール原薬（化学構造式は下記のとおり。）
（別紙）
物件    目録    ２
別紙方法目録に記載された製造方法で製造されたマキサカルシトール（化学構造式は下記のとおり。）の，下記記載の製剤。
被告岩城製薬株式会社については下記の商品名：
マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワキ」
被告高田製薬株式会社については下記の商品名：
マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」
被告株式会社ポーラファルマについては下記の商品名：
マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＰＰ」
（別紙）
方法    目録
下記の工程からなるマキサカルシトールの製造方法
１．（工程I）塩基の存在下で，下記の出発物質Ａと下記の試薬Ｂを反応させ，下記のエポキシド化合物の中間体Ｃを合成する工程。
出発物質Ａ                          ＋   試薬Ｂ
→中間体Ｃ
２．（工程II）下記の中間体Ｃを還元剤で処理して，エポキシド環を開環し，下記の物質Ｄを得る工程。
中間体Ｃ                →            物質Ｄ３．（工程III）トランス体である下記の物質Ｄをシス体に転換し，保護基を外して，マキサカルシトールを得る工程。


平成２８年１０月１３日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２７年（ワ）第２５０４号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年７月１９日
判決
原     告                    全秦通   商株式   会社同訴訟代理人弁護士              今中利昭同                              田上洋平同                              加藤明俊被      告                   株式会社全功
同訴訟代理人弁護士          生沼寿彦
同                              平   野   悠之介
主文
１被告は，原告に対し，７３２万５４１３円及びこれに対する平成２６年８月９日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用はこれを１００分し，その９４を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１被告は，その営業上の施設又は活動に，別紙被告標章目録記載１ないし３の標章を使用してはならない。
２被告は，前項記載の標章を付した看板，パンフレット，名刺，請求書，領収書，封筒，便箋その他の営業表示物件を廃棄せよ。
３被告は，インターネット上のアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開設するウェブサイトから，別紙被告標章目録記載３の標章を抹消せよ。４被告は，「zenshin.gr.jp」のドメイン名を使用してはならない。５被告は，原告に対し，１億１８８０万円及びこれに対する平成２６年８月９日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告の別紙原告標章目録記載の各標章（以下「原告各標章」といい，それぞれを「原告標章１」，「原告標章２」などという。）を営業表示として用いる原告が，被告に対して下記請求をした事案である。
記Ⅰ被告がその経営するパチンコ店，パチスロ店（以下「パチンコ店等」という。）に別紙被告標章目録記載１ないし３の標章を使用する行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当することを理由とする，①同法３条１項に基づく同標章の使用差止請求，②同条２項に基づく同標章を付した看板等の廃棄請求，③同条２項に基づくアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトから
の同目録記載３の標章の抹消請求
Ⅱ「zenshin.gr.jp」のドメイン名（以下「本件ドメイン」という。）の使用が同条１項１号又は１３号の不正競争に該当することを理由とする同法３条１項に基づ
く差止請求
Ⅲ平成２３年１２月１７日から平成２６年８月８日までの間の別紙被告標章目録記載の各標章（以下「被告各標章」といい，それぞれを「被告標章１」，「被告標章２」などという。）及び本件ドメインの使用行為が同法２条１項１号の不正競争に該当することを理由とする不法行為に基づく１億１８８０万円の損害賠償請求並びにこれに対する不法行為の日の後である平成２６年８月９日から支払済みまで
民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払請求
１判断の前提となる事実（争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨より容易に認定できる事実）
(1)当事者等
ア原告は，その前身となる個人事業を法人化して昭和６０年に株式会社として設立されたパチンコ店，書店の経営等を主な目的とする株式会社である。イ被告は，平成２３年２月１６日に設立されたパチンコ店，ゲームセンター，各種娯楽施設の経営等を目的とする株式会社である。なお，被告は，後記(4)イの別件訴訟の結果を踏まえて，平成２６年６月２５日，その商号を「株式会社全秦」から現在の商号に変更した。
ウＰ１は，原告の代表取締役であった者であり，その在任中である平成２３年２月１６日に被告を設立し，現在，被告の代表取締役を務めている。なお，Ｐ１は，平成２４年２月１０日に原告の取締役を解任されて代表取締役の地位を失っている。
(2)原告各標章の使用
平成３年当時，原告のほか，訴外株式会社ソフィア（以下「訴外ソフィア」という。），訴外全本金属興業株式会社（以下「訴外全本金属」という。），訴外株式会社全本（以下「訴外全本」という。）及び訴外日新開発株式会社（以下「訴外日新開発」という。）の４社（以下，これらの会社を合わせて「訴外ソフィアら」という。）の代表取締役であったＰ１は，原告及び訴外ソフィアらを「全秦グループ」としてVI（ヴィジュアル・アイデンティティー）システムを導入する方針を打ち出した（甲３，甲４，甲５の１ないし３）。
そして原告は，同年７月，「全秦グループ」のシンボルマークが新しくなったとして，「人・夢・ネットワーク」（原告標章３）のスローガンの下，全秦の「Z」をデザイン化して制作された原告標章１やグループ名のロゴタイプである原告標章７を発表すると同時に，同じく「Z」をデザイン化した原告標章１の色違いの標章を原告及び訴外ソフィアらのマーク（コーポレートマーク，原告のそれは原告標章２）として，同じロゴタイプを使用した社名や原告標章３に類する各社のスローガン（コーポレートスローガン，原告のそれは原告標章４。）と共に列挙する新聞広告を掲載した（甲４）。
原告各標章は，平成２４年１月頃まで，上記全秦グループの共通の営業表示として，広告，テレビＣＭ，パンフレット等に使用されてきた。
(3)被告各標章の使用
ア被告は，既に原告がパチンコ店を開業していた島根県隠岐郡隠岐の島町（以下「隠岐の島」という。）において，平成２３年９月１２日に廃業したパチンコ店を買い受け，その店舗を改修して，同年１２月１７日，パチンコ店「ゼンシン隠岐」（現在の店舗名は「ゼンコウ隠岐」である。）を開業し，さらにその後，隣接地にパチスロ店を開業し（「スロットゼンシン隠岐」，以下「ゼンシン隠岐」と併せて「被告２店舗」という。），平成２６年８月６日頃まで，その営業に被告標章１１ないし１３を使用した。
そのほか，被告は，後記(4)イの訴訟の結果を踏まえて，商号を「株式会社全秦」から現在の商号に変更した平成２６年６月２５日頃まで，被告標章７ないし９を，その営業上の活動に使用していた。
イ被告は，平成２４年６月６日，訴外ソフィアから，同社が取得し業務に使用していた建物（岡山県津山市河原町２９番地３，以下「本件建物」という。）を譲り受け，同所を本店所在地として登記して営業の拠点としていたが，本件建物の壁面には被告標章２，６が掲げられていた。


被告は，平成２６年６月２５日，上記アの経緯で商号を変更すると共に，本店所在地を本件建物から移転登記し，本件建物入口にあった社名を外し，営業の拠点も他に移転した（甲３８，甲４４，甲４６，甲４８）。
しかし，その後もＰ１が代表取締役を務める訴外ソフィア，訴外全本及び訴外日新開発が本件建物に営業所を置き，Ｐ１は同建物において業務を行い，また本件建物入口には訴外ソフィアの社名プレートが掲げられている（甲４１，甲４４ないし甲４６）。
ウ平成２６年１０月頃から，アドレス「http://www.zenshin.gr.jp」のウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という。）にホームページが開設されたが，同ホームページには，訴外ソフィアらの社名と共に，被告標章３ないし５及び７が記載されている（甲４１）。
(4)別件訴訟及び仮処分等
アゼンシン隠岐が開店した当時，被告代表者のＰ１は，原告の代表者でもあったが，被告によるゼンシン隠岐開業による原告との競業行為を問題とされ，平成２４年２月１０日に原告の取締役を解任されて原告代表取締役の地位を失った。その後，上記(2)の「全秦グループ」として称されていたグループは，原告を中心とするＰ１以外の者が代表者を務める会社のグループと，訴外ソフィアらのＰ１が代表者を務める会社のグループとに分裂して対立するようになり，以後，後記イの訴訟等の紛争継続につながっている。
イすなわち原告は，平成２４年，岡山地方裁判所津山支部において，原告各標章を含む複数の営業表示の主体が原告であることを前提に，Ｐ１が設立した被告（当時の商号は「株式会社全秦」。）及び訴外ソフィアらに対して不正競争行為差止等請求事件（同支部平成２４年（ワ）第９９号。以下「別件訴訟」という。）を提起し，①被告が原告各標章と同一又は類似する標章（被告標章４ないし８，同１０ないし１３，及び「株式会社全秦」）を被告が使用する行為が，不正競争防止法２条１項１号の不正競争であるなどと主張して，被告に対しては同各標章の使用差止め及びこれを付した看板，インターネット上のウェブサイト等の営業表示物件の廃棄と共に，「株式会社全秦」の商号の使用差止及び商号の抹消登記手続を求め，②訴外ソフィアらが「Z」をデザイン化した各社のコーポレートマーク及び各社のコーポレートスローガンを使用する行為が同号の不正競争であるなどと主張して，訴外ソフィアらに対してはその使用差止め及び当該標章を付した看板等の営業表示物件の廃棄を求め，また同時期，被告及び訴外ソフィアらを債務者として同内容の仮処分申立事件（同支部平成２４年（ヨ）第１２号。以下「別件仮処分」という。）を申し立てた。
同支部は，平成２５年１２月２５日，別件訴訟につき被告に対する請求を全部認容したが，訴外ソフィアらに対する請求は，同各社のコーポレートマーク及びコーポレートスローガンが原告を識別させるものとはいえないなどとして，いずれも棄却し，別件仮処分につき，訴外ソフィアらを債務者とする申立てについては被保全権利が認められないとし，被告を債務者とする申立てについては，被保全権利は認められるが必要性が認められないとして，いずれも却下した（甲４２の１，甲４３の１。以下，訴訟事件の判決を「別件一審判決」といい，仮処分申立事件の決定を「別件原決定」という。）。
別件一審判決に対し，原告は控訴せず，被告だけが広島高等裁判所岡山支部に対して控訴したが，平成２６年６月１９日，同裁判所は，一部使用していなかった標章（原告標章２）の廃棄請求を除いたほか，別件一審判決を維持して控訴を棄却した（同支部同年（ネ）第３３号，甲４２の２）。また，別件仮処分については，同日，原告（債権者）は別件原決定のうち被告を債務者とする申立ての却下決定に対する部分だけを抗告し，同支部はこれを受け，改めて被告に対する原告（債権者）申立てのとおりの仮処分命令を発令した（同支部同年（ラ）第９号，甲４３の２）。
ウ間接強制
原告は，別件仮処分決定に基づく保全執行として間接強制の申立てを行い，平成２６年１０月２７日，支払予告決定を得た（岡山地方裁判所津山支部平成２６年（ヲ）第２号間接強制申立事件，甲４４）。
エ被告の商号変更等
被告は，別件訴訟の控訴審及び別件仮処分の抗告審の判断が出た後の平成２６年６月２５日，その商号を「株式会社全秦」から「株式会社全功」に変更し，本店所在地を，本件建物の所在地から「岡山県津山市田町１０番地４」に移転し，その旨の移転登記もした（甲４８）。
(5)本件訴訟等
原告は，当庁において，平成２７年３月１６日，本件訴えと共に，訴外ソフィアらに対し，原告標章１，３，５，６及び７が原告の営業表示として周知であるとして，訴外ソフィアらがこれらの標章と同一又は類似する標章を使用する行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争であるとして，その使用差止め等を求める訴訟を提起した（当庁平成２７年（ワ）第２５０５号）。他方，訴外ソフィアらは，岡山地方裁判所津山支部において，平成２７年２月２３日，原告本社建物で事業を行う原告の関連会社及び原告の持ち株会社である株式会社ゼンシンに対し，上記各標章が訴外ソフィアらの周知営業表示であるとして，その使用の差止め等を求めて訴えを提起した（なお，同事件は，岡山地方裁判所に回付された後，当裁判所に移送された（当庁同年（ワ）第６１８９号）。）。両事件は併合され，平成２８年７月２１日，両事件の原告は，いずれも他方に対して上記標章の使用の差止めができなとして，いずれの請求も棄却する判決が言い渡された。（当裁判所に顕著な事実）
(6)原告各標章と被告各標章との類否
被告標章２ないし１３は，以下のとおり原告各標章と同一ないし類似である。すなわち，被告標章２は，原告標章１と同７とを結合したものと同一である。被告標章３は原告標章７と，被告標章４は原告標章１と，被告標章５は原告標章３と，被告標章１０は原告標章２と，被告標章１３は原告標章４とそれぞれ同一である。
被告標章６は原告標章１，７の組合せに，被告標章７は原告標章６に，被告標章８は原告標章７に，被告標章９は原告標章５に，被告標章１１及び１２はそれぞれ原告標章５ないし７に，いずれも類似する。
２争点
(1)原告各標章は周知の営業表示か（争点１）
(2)被告標章１と原告標章１との類否（争点２）


(3)被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか（争点３）
(4)混同のおそれの有無（争点４）
(5)不正競争防止法２条１項１３号の不正競争の成否（争点５）
(6)原告の損害の有無及びその額（争点６）
第３争点についての当事者の主張
１争点１（原告各標章は周知の営業表示か）
（原告の主張）
原告は，平成３年７月１８日から現在に至るまで，原告各標章を，パチンコ・パチスロ営業において使用し，また原告の広告，テレビＣＭ，パンフレット，社章，名刺，請求書，領収書等にも使用している。
原告が，原告各標章の作成及びそれを用いた広告，テレビＣＭ，パンフレット，社章，名刺，請求書，領収書等に費やした費用は，平成３年から平成２４年１月１日に至るまで，記録に残るものだけでも１億７２６４万７６５４円（ほぼ除く消費税）を超えるものである。また，原告が運営するパチンコ店の新聞折込広告にはいずれも原告標章１，２及び７あるいは「ZENSHIN」の標章が付され，同一の経営主体に係る営業であると需要者に認識されている。
このように原告各標章は，原告による強力な宣伝広告の下，原告において継続的に使用され，原告の商品等表示として，遅くとも平成２３年１月までには需要者の間に広く認識されるに至ったものである。
（被告の主張）
原告各標章が，納入業者など取引者において周知であったこと，津山市及び周辺地域の需要者の間において周知のものであったことについては争わないが，その余については争う。
原告が隠岐の島において経営するパチンコ店「ラスベガス隠岐店」（以下「原告店舗」という。）は，あくまで「ラスベガス」という名称が隠岐の島の需要者の間で他店舗と識別するための標章として認識されているものであって，「全秦グループ」，「ゼンシングループ」，「ZENSHINGROUP」（原告標章５ないし７）という原告及び訴外ソフィアらの企業グループを表す原告各標章が原告店舗の標章として広く認識されているわけではないから，原告各標章が隠岐の島の需要者間において周知性を獲得していたかは甚だ疑わしい。
なお原告各標章が周知であるとしても，それらは原告及び訴外ソフィアらによって，全秦グループ全体を表すものとして継続的に使用されてきたものであり，需要者には全秦グループ全体を表す標章として認識されている。
２争点２（被告標章１と原告標章１との類否）
（原告の主張）
原告標章１は，鈍角三角形の一辺を曲線とした艶紅色の図形と同図形を１８０°回転させた図形を並べた図形からなるものであり，「ZENSHIN」の頭文字である「Z」を図案化したものであり，原告標章１の上下に２本の直線を追加すると，「Z」との文字が下記のとおり浮かび上がる。
これに対し，被告標章１は，原告標章１を構成する２つの三角形状の図形にそれぞれ３本の白線を追加したものにすぎず，被告標章１の上下に２本の直線を追加しても，原告標章１と同様に「Z」との文字が下記のとおり浮かび上がる。（原告標章１）                        （被告標章２）以上から，原告標章１と被告標章１は，外観において類似するため，両標章は類似する。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
被告標章１は，３本のストライプが入ることによって，原告標章１と比べて需要者に与える印象が大幅に変わっている。そして，３本のストライプが重要な相違点であるから，被告標章１は，原告標章１と上半分がピンクと赤の違いだけである原告標章２とも異なる識別性を有するというべきである。原告は，原告標章１の上下に２本の直線を追加すると「Z」との文字が浮かび上がることを前提に，原告標章１と被告標章１とが類似すると主張しているが，上下に２本の直線を追加すれば「Z」の文字が浮かび上がるなどということは，需要者にとっては明らかでない。
原告標章１と文字からなる原告標章２が商標登録されている中で，被告が出願した被告標章１が，平成２４年７月１３日付けで商標登録されているが（商標登録第５５０７６１７号），これは特許庁が，被告標章１には原告標章１とは異なる識別性があると判断したからである。
３争点３（被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか）
（原告の主張）
(1)被告標章１ないし９の使用
被告は，遅くとも平成２３年１２月１７日から，被告標章１ないし９を現在まで使用している。
被告標章２，６については，本件建物の外壁に設置され使用されている。建物に標章を付している場合は特段の事情がない限り建物の所有者が付しているものと認められるところ，本件建物は平成２６年６月２４日までの被告の本店所在地であり，現在も被告が事業活動に使用し，かつ所有して客観的な使用態様は，別件訴訟における口頭弁論終結時と何ら異ならないから，被告が外壁に被告標章２，６を設置して使用しているといえる（甲４８）。
被告標章３ないし５及び７については，被告が同年１０月頃に開設した本件ウェブサイトで使用されている。
被告標章５については，同年１月１日の津山朝日新聞紙上の新春の挨拶広告中において使用されている。同広告中には被告の商号の記載はないが，被告代表者を「全秦グループ代表取締役」と表記し，「事業本部」として，当時の被告本店所在地を記載しているのであるから，被告が全秦グループの標章を使用すると共に，被告標章５を使用していることは明らかである。
(2)被告標章１０ないし１３の使用
被告は，被告標章１０ないし１３を平成２３年１２月１７日から平成２６年８月８日まで使用していた。
なお，被告標章１２，１３については，被告が隠岐の島において経営する被告２店舗にて使用されていたものである。
(3)本件ドメインの営業表示としての使用
本件ドメインのうち，「jp」の部分は国別コードトップレベルドメイン，「gr」の部分は属性型セカンドレベルドメインであり，日本レジストリサービスにおいて登録されている多数のドメイン名に共通する要素であるから，商品又は営業を表示する機能は有しない。そうすると，本件ドメイン中，「zenshin」は「gr.jp」の部分と切り離され，それ自体で商品又は営業表示となり得るものである。そして，本件ウェブサイトにおいて，被告の商号そのものは記載されていないものの，被告の営業である「パチンコ店」が記載されて被告がウェブサイト開設の主体と認められると共に，被告標章３ないし５及び７が本件ウェブサイトにおいて使用されていることからすれば，本件ドメインは被告の営業を表示するものとして使用されていることは明らかである。
このような被告の本件ドメインの使用は，不正競争防止法２条１項１号にいう「商品等表示」の使用に該当する。
（被告の主張）
(1)被告標章１について


被告は，平成２４年頃から平成２７年４月４日までの間，被告標章１を使用していたが，現在は使用していない。
(2)被告標章２ないし６及び１０について
被告は，被告標章２ないし６及び１０は使用したことがない。
(3)被告標章７ないし９について
被告は，被告標章７ないし９を平成２６年６月２５日頃まで被告２店舗の営業上の活動に使用していたことは認めるが，その余は否認する。(4)被告は，被告標章１１ないし１３を平成２６年８月６日頃まで隠岐にある被告の営業施設で使用していたことは認めるが，その余は否認する。(5)本件建物の壁面設置による被告標章２，６の使用について被告は，本件建物を所有しているが，本店所在地は別の場所に移し，現在は本件建物において事業活動を一切行っていない。本件建物はもはや被告の営業上の施設とはいえないから，本件建物に被告標章２，６が掲げられていることをもって被告がこれらを使用しているとはいえない。
(6)本件ドメインの営業表示としての使用
本件ドメインにおけるホームページを開設したのは訴外ソフィアらであり，本件ウェブサイトにおいて，被告標章３ないし６及び７を表示しているのは訴外ソフィアらであるから，被告は，本件ドメインの使用主体ではない。
４争点４（混同のおそれの有無）
（原告の主張）
原告は，隠岐の島においてパチンコ店である原告店舗を運営しているが，その広告に原告標章１，７を使用すると共に，店舗にも，原告標章１，２及び７を使用している。
これに対し，被告は隠岐の島において，被告２店舗を運営して被告各標章を使用しているから，原告の営業と混同を生じるおそれがあることは明らかである。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
原告が隠岐の島で運営する原告店舗は，名称の一部である「ラスベガス」が需要者の間に広く認識されているのであって，被告の運営する被告２店舗と営業の混同を生じるおそれはない。
５争点５（不正競争防止法２条１項１３号の不正競争の成否）
（原告の主張）
被告が，本件ドメインを使用して開設した本件ウェブサイト上で，周知である原告営業表示と同一又は類似する標章を用いていること，本件ウェブサイトの開設を別件訴訟における被告の敗訴後に行っていることに照らせば，被告が，原告の原告各標章が有する営業表示の顧客吸引力にフリーライドして，不正の利益を得る目的ないし原告に損害を与える目的があることは明らかである。したがって，被告による本件ドメインの使用は，不正競争防止法２条１項１３号の不正競争に該当する。
（被告の主張）
原告の主張は否認ないし争う。
本件ドメインを使用して本件ウェブサイトを開設したのは，被告ではなく，訴外ソフィアらである。
６争点６（原告の損害の有無及びその額）
（原告の主張）
(1)原告の受けた損害額（不正競争防止法５条２項又は３項）ア被告の平成２３年１２月１７日から平成２６年８月８日までの間の売上高は，パチンコゼンシン隠岐において３５億７０７５万６２８２円，スロットゼンシン隠岐において１４億６８００万００１９円の合計５０億３８７５万６３０１円である。
イ上記アの期間の被告の売上高から景品の仕入高を控除した額は，パチンコゼンシン隠岐については４億８１７４万５７３９円，スロットゼンシン隠岐については１億８４７９万５６０９円の合計６億６６５４万１３４８円である。なお，被告の限界利益を算出するに当たり，被告のパチンコ及びパチスロ営業において変動費と認められるのは，景品（商品）の仕入高のみであり，他に控除すべき費目は存在しないから，上記金額が被告の受けた利益の額となる。ウしたがって，被告の上記不正競争行為により原告が受けた損害の額は，不正競争防止法５条２項の適用により，６億６６５４万１２４８円と推定される。また，被告各標章の使用により原告が受けるべき金銭の額は，売上高の１０％を下らないから，被告の上記不正競争行為により原告が受けた損害の額は同法５条３項の適用による５億０３８７万５６３０円（消費税込み）を下らない。
(2)弁護士費用相当の損害
本件訴訟は，不正競争防止法に基づく専門的な事件であり，法律専門家たる弁護士に依頼しなければ訴訟提起及び追行が困難であることなどを勘案すれば，被告の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用は１億３０００万円を下らない。
(3)請求のまとめ
原告は被告に対し，主位的に不正競争防止法５条２項，予備的に同条３項の適用を前提に，損害賠償として上記損害額の内金１億１８８０万円（不正競争行為による損害額１億円，弁護士費用相当額の損害１０００万円，消費税分８８０万円）及びこれに対する不法行為の日の後である平成２６年８月９日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金を請求する。
(4)不正競争防止法５条２項，３項の適用に対する被告の主張に対する反論被告による被告各標章を使用したパチンコ店の営業は，原告の営業と現実に混同を生じていたから，不正競争防止法５条２項の推定が覆滅する旨の被告の主張は失当であり，また予備的請求原因である同条３項の関係でも損害不発生の抗弁が認められる余地はない。
ア原告各標章の顧客吸引力について
原告は，パチンコ・パチスロ営業において原告各標章を使用し，加えて新聞折込広告を   行って   おり，   当該広   告には   いずれ   も原告   標章１   ，２及   び７あ   るいは「ZENSHIN」の標章が付されていたのであるから，原告各標章には顧客吸引力があり，原告店舗が原告のグループに属し，原告が経営主体である店舗と需要者に認識されている。そして原告のパチンコ店の名称「ラスベガス」や「パチンコ」は，原告標章５ないし７と強く結びついているから（甲４９），需要者間に，原告の営業と被告の営業との間に現実の混同が生じていた（甲５０の１ないし３）。イ需要者のパチンコ店等を選択する際の基準について被告は，需要者はパチンコ店等がどのようなグループに属しているかということを基準に店舗を選択して選んでいない旨主張するが，需要者は，被告が主張するようなサービスを重視して店舗を選んでおり，このようなサービスを画一的に受けられることを期待して店舗の営業表示を重視している。一般に，品質等保証機能が含まれる同じ営業表示を有する店舗は同一のサービスを受けられると期待するものであり，このような信用を化体しているのが原告各標章に他ならない。
ウ被告店舗が既存店を承継したことについて
被告が顧客を承継したようにいう「パーラー隠岐」は廃業したのであり，廃業後，被告店舗が開業するまでの間，３か月の休業期間があったのであるから，「パーラー隠岐」の顧客が被告店舗に承継されたわけではない。
（被告の主張）


(1)原告主張のうち(1)アの事実は認める。
(2)原告の主張(1)イのうち被告の売上高から景品（商品）仕入高を控除した金額は認めるが，同額が被告の受けた利益であるとの主張は争う。不正競争防止法５条２項にいう利益を算出するに当たり，被告のパチンコ及びパチスロ営業において変動費と認められるのは，景品（商品）の仕入高以外にもある。(3)原告の主張(1)ウは争う。
(4)原告の主張(2)，(3)は争う。
(5)不正競争防止法５条２項の推定の覆滅について以下のような事実関係の下では，原告の営業と被告の営業とは現実に混同していないから，被告による被告各標章の使用と原告との損害との間には因果関係がなく，不正競争防止法５条２項の推定は覆滅される。
ア本件建物における被告標章２，６の使用について本件建物は，被告が唯一経営するパチンコ店等である被告２店舗の後方支援業務しか行っておらず，隠岐の島におけるパチンコやパチスロマシンの需要者に対して何らの意味も持たないから，本件建物外壁に被告標章２，６を使用していることと原告の損害とは因果関係はない。
イ原告各標章の顧客吸引力について
パチンコ店等の需要者である遊戯者にとって，パチンコ店等を経営する企業名を意識するのは，当該企業がパチンコ専門誌やテレビなどのメディアで強力に宣伝広告されている場合に限られる。
原告の運営するパチンコ店等の売上規模は平成２５年において，ランキングでは２３２位，平成２６年では４００位のランキングにすら入っていないし，原告の経営するパチンコ店等は，店舗名も統一されておらず，店舗の造作や雰囲気に統一感がなく，しかも原告各標章の使用態様に一貫性がなく，広告宣伝の規模や頻度も貧弱である。さらに，原告が運営するパチンコ店等だけではなく，Ｐ家の兄弟が個人経営するパチンコ店等でも同様に全秦グループの表示である原告各標章が使われていることから，パチンコ店等に関してみた場合，全秦グループのグループ名，ひいては原告各標章の顧客吸引力は乏しい。
隠岐の島の需要者にとって，原告各標章は原告店舗の顧客吸引力の源泉となってはおらず，「ラスベガス」という名称が顧客吸引力の源泉となっているから，被告が隠岐の島において被告標章目録記載の標章を使用して被告２店舗でパチンコ店及びパチスロ店の運営を行ったとしても，原告が運営する店舗であると誤認混同して来客する需要者はいない。原告指摘に係る混同の例は，パチンコ店等の需要者によるものではない。
ウ需要者である遊戯者のパチンコ店等を選択する際の基準について需要者である遊戯者は，店舗の場所，機種，交換率，出玉への期待感などを基準に店舗を選択しているのであり，どの企業グループに属するかなどは重視していない。
エ被告店舗が既存店を承継したことについて
被告店舗は，もともと隠岐の島で原告店舗に比して高いシェアを有していた既存のパーラー隠岐を買収して，３か月の営業休止後，被告店舗として営業を再開したものであるところ，時間的・場所的な近接性・連続性から，パーラー隠岐当時の顧客が被告店舗に来店しているだけであり，営業の混同により原告店舗の顧客が被告店舗に奪われているわけではない。
(6)不正競争防止法５条３項の損害不発生の抗弁
上記(5)のアないしエの事情によれば，原告各標章の顧客吸引力は全く認められず，被告各標章を使用することは被告の売上げに寄与していないから，不正競争防止法５条３項の原告が受けるべき金額の率は限りなくゼロに近い数字である。
第４当裁判所の判断
１争点１（原告各標章は周知の営業表示か）
(1)原告各標章が，納入業者など取引者において周知であったこと，津山市及び周辺地域において周知であったことは当事者間に争いがないが，被告は，隠岐の島において原告各標章が周知であったことを争っている。(2)しかしながら，証拠（甲４ないし甲２９，枝番を含む。）及び弁論の全趣旨によれば，①Ｐ１が原告及び訴外ソフィアらを「全秦グループ」とするVIシステムを導入した平成３年７月以降，平成２４年１月頃まで，日本海新聞，山陰新聞，津山朝日新聞，産経新聞（中国・四国版）及び山陰中央新報等において，「全秦グループ」として，「Z」をデザイン化して制作された原告標章１，「人・夢・ネットワーク」（原告標章３）のスローガン及び原告標章７のグループのロゴタイプを掲げると共に，原告標章１と同じ形をした色違いの原告及び訴外ソフィアらのコーポレートマーク，各社のコーポレートスローガン及び同じロゴタイプを使用した各社の社名を列挙する広告が掲載されたこと，②同様の記載が「全秦グループ」の会社案内のパンフレット等にも使用されたこと，③「全秦グループ」及び各社のVIが使用され，「全秦グループ」がアミューズメント，ソフトウェア等の産業に関わる企業グループであることをメッセージとして視聴者に訴え，また画面上に原告標章１と７を組み合わせた標章を大きく映し出すという企業イメージのテレビＣＭが，岡山県，鳥取県，島根県において長年放映されるなどしてきたこと，以上の事実が認められ，また上記各県には，「ラスベガス」，「ローマ」など店舗名は異なるものの，原告各標章を表示しているパチンコ店等が複数存在しているのであるから，被告が隠岐の島においてパチンコ店を開業した平成２３年１２月までには，認定のとおりの宣伝広告活動がされた岡山県，鳥取県及び島根県においては，原告各標章は，上記「全秦グループ」の営業表示として周知となり，そのグループの構成員である原告の営業表示としても周知となっていたものと認められる。(3)そして，隠岐の島が離島地域であるとしても，テレビ，新聞等の上記宣伝広告活動は隠岐の島にも及んでいたはずであるし，隠岐の島の住民らも本土との交流はあるはずだから，隠岐の島においてだけ原告各標章が周知でないということは考え難い上，証拠（甲３３）によれば，隠岐の島において営業する原告店舗においては，「ラスベガス」との店名のほか，原告標章７，あるいは原告標章１と同７を組み合わせた標章が店舗外側に目立つ態様で掲げられていたことも認められるから，隠岐の島において原告が経営する施設が原告店舗のみであり，当該施設から直接原告各標章の全部が認識されないとしても，隠岐の島においても，原告店舗の存在と相俟って，原告各標章は，原告ないしは「全秦グループ」の営業表示として周知であったと認められるというべきである。
２争点２（被告標章１と原告標章１との類否）
原告は，原告標章１の上下に２本の直線を追加すると，「Z」との文字が浮かび上がり，被告標章１も，原告標章１を構成する２つの三角形状の図形にそれぞれ３本の白線を追加したものにすぎず，同様に「Z」の文字が浮かび上がるもので，両者は類似する旨主張する。
しかし，標章の上下に２本の直線を追加すると「Z」の文字が浮かび上がるといったことは，需要者が容易に認識し得るものではないことからすれば，この点が類否に影響を及ぼすものではない。


原告標章１は，一辺を曲面の凹面で切り取られた赤色の鈍角三角形２つが上下に凹面が来るように点対称に配置された旗のようなマークであり，被告標章１は，原告標章１に，対置する底面に平行な３本の白い線を各鈍角三角形部分に入れたものであるので，確かに，外周の形態及び色は類似しているといえるが，本体である鈍角三角形に縞模様が入っているか否かは需要者が容易に区別し得るものであり，相当異なる印象を与えるものであるから，原告標章１と被告標章１を全体として見比べると，相当異なるものであることは一見して明らかである。したがって，被告標章１は，原告標章１とは類似しないというべきである。３争点３（被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか）について
(1)被告各標章の使用について
ア被告標章１について
上記２のとおり，被告標章１は原告標章１に類似しないので，その使用事実の有無を判断するまでもない。
イ被告標章２，６について
原告は，被告が，その事業活動に使用し，所有する本件建物の壁面に被告標章２，６（甲３７，甲３８）を掲げていることをもって，被告がこれを営業表示として使用している旨主張する。
確かに，被告は，本件建物に本店を置いて営業拠点としていたが，上記第２の１(3)イの経緯で，平成２６年６月２５日には本件建物から本店を移転させ，被告の商号も変更した上，本件建物入口にあった「株式会社全秦」の社名プレートを除去しているから，もはや本件建物を事業活動に使用していない。しかも，被告は，本件建物から本店を移転すると同時に，商号を「ゼンシン」の音を含まない現商号に変更しているし，また全秦グループとの関係でも，被告代表者と代表者を共通する訴外ソフィアらが，新聞広告（甲４５）に見られるように，全秦グループを称して原告に対抗しているものの，被告は，同グループに属することを表示することを避けていることが認められるから，被告の商号と直接の結び付きのない原告標章２，６の外壁看板をもって，被告の営業を表示しているとはいえない。なお，被告代表者であるＰ１が，本件建物に出入りしている事実は被告も否定しないところであるが，本件建物には，被告と代表取締役を同じくする訴外ソフィア，訴外全本及び訴外日新開発が業務を継続している以上，被告代表者であるＰ１が同所において業務を行うことは当然であって，これをもって，被告が事業活動を営んでいるということはできない。
したがって，被告は，平成２４年６月頃から平成２６年６月２５日までの間，被告標章２，６を使用したということができるが，現在使用している事実は認められないというべきである。
ウ被告標章３，４について
原告は，被告が所有する本件建物の壁面の標章（甲３８）をもって，被告が被告標章３，４を使用している旨主張するが，指摘に係る標章は被告標章２であり，これから結合標章である被告標章２を構成する被告標章３及び同４が使用されているということはできない。
また，原告は，被告標章３，４が，本件ドメイン下の本件ウェブサイトにおいて使用されていると指摘する（甲４１，甲５６）ところ，本件ウェブサイトには同標章が使用されている事実は認められるが，後記(2)のとおり，本件ドメインによる本件ウェブサイトを開設しているのは，被告ではなく訴外ソフィアらであるから，これをもって被告が使用しているとはいえない。
そのほか，被告による被告標章３，４の使用の事実を認めるに足りる証拠はない。
エ被告標章５について
原告は，平成２６年１月１日付けの津山朝日新聞の新聞広告の記載（甲４５）に被告標章５が使用されており，当該広告には「事業本部」として被告の本店所在地が記載されていることをもって，被告が被告標章５を使用している旨主張する。指摘に係る新聞広告には，被告ソフィアらの代表取締役であるＰ１の新年の挨拶文の中で被告標章５が使用されており，「全秦グループ代表取締役    Ｐ１」の記載の下に「事業本部」として，当時の被告の本店所在地である本件建物所在地が記載されていることが認められる。
しかし，同広告中に被告の社名は記載されていないことに加え，訴外ソフィア，訴外全本及び訴外日新開発の所在地として本件建物所在地が記載されていること（甲４５）からすれば，本件ウェブサイトを見る者が「事業本部」の記載から被告を表示していると認識することは困難であり，これから被告が被告標章５を使用しているとはいえない。
また，原告は，本件ウェブサイトにおける記載（甲４１）も指摘するが，後記(2)記載のとおり，本件ドメインによる本件ウェブサイトを開設しているのは，被告ではなく訴外ソフィアらであるから，これをもって被告が使用しているとはいえない。そのほか，被告による被告標章５の使用の事実を認めるに足りる証拠はない。
オ被告標章７ないし９について
被告が被告標章７ないし９を平成２６年６月２５日頃まで被告２店舗の営業上の活動に使用していたことは，当事者間で争いがないが，その後に被告が同標章を使用している事実を認めるに足りる証拠はない。なお，ゼンシン隠岐の開業が平成２３年１２月１７日であることは当事者間に争いがないから，上記標章の使用期間は，結局，同日から平成２６年６月２５日ということになる。
カ被告標章１０について
被告が被告標章１０を使用している事実を認めるに足りる証拠はない。
キ被告標章１１ないし１３について
被告が被告標章１１ないし１３を平成２３年１２月１７日から平成２６年８月６日まで被告２店舗において使用していたことは当事者間に争いがないが，同月７日，８日の使用については，被告２店舗における上記各標章の取り外しの事実を認めるに足りるものもないことからすれば，継続していたものと認められる。
(2)本件ドメインの営業表示としての使用
原告は，本件ウェブサイトの記載には，被告の営業であるパチンコ店が記載されているとして，本件ドメイン下に本件ウェブサイトを開設したのは被告である旨主張する。
しかしながら，被告が本件ウェブサイトを開設し，維持していることを認めるに足りる証拠はない。
かえって証拠（甲４１）によれば，本件ウェブサイトには，トップページにおいて，被告標章３ないし５の記載があるものの，被告の社名については記載がなく，「ZENSHINGROUP」の記載に並べて訴外ソフィアらの社名とコーポレートマークが記載され，訴外ソフィアらの企業名が記載されている頁には代表者としてＰ１が記載されていること，代表者挨拶文の中には「金属リサイクル，アミューズメントの二本柱」との記載があることが認められるから，このような本件ウェブサイトの記載内容からすれば，本件ウェブサイトを開設し，維持している者は「ZENSHINGROUP」を構成する訴外ソフィアらであると認めるのが相当である。これらの代表者の挨拶文の「アミューズメント」との記載やトップページに記載されている「すべてをエンターテインメントに」というスローガン（甲４１）をもって，パチンコ店等を経営する被告が開設したものであるとする原告主張は採用できない。


したがって，本件ドメインが営業表示として使用されているか否かにかかわらず，その使用を被告がしている事実は認められない。
４被告標章の使用についてのまとめ
以上を整理すると，原告の周知営業表示と類似する営業表示を被告が使用した期間及びその使用態様は以下のとおりである。
(1)平成２４年６月頃から平成２６年６月２５日までの間，被告標章２，６を本
件建物の外壁看板として使用
(2)平成２３年１２月１７日から平成２６年６月２５日までの間，被告標章７な
いし９を営業上の活動に使用
(3)平成２３年１２月１７日から平成２６年８月８日までの間，被告標章１１な
いし１３を被告２店舗において使用
５争点４（混同のおそれの有無）
パチンコ店等の運営を業とする被告が，本件建物の外壁に被告標章２，６を掲げ，その営業活動に被告標章７ないし９を使用し，さらに被告２店舗に被告標章１１ないし１３を使用する行為は，これら被告標章が周知営業表示である原告各標章のいずれかと，類似ないし同一のものであり，とりわけ被告２店舗の近隣には，原告標章１，７を広告に使用し，原告標章１，２及び７を外壁や幟等に使用している原告の経営する店舗（甲２２，甲２６，甲２９の１，甲３２ないし甲３４，甲５４（枝番を含む。））が存するのであるから，被告による上記被告標章の使用により，被告の営業と原告の営業とで混同を生ずるおそれがあるといえる。６争点５（不正競争防止法２条１項１３号の不正競争の成否）上記３(2)のとおり，本件ウェブサイトを開設したのは被告ではなく，訴外ソフィアらと認められるから本件ドメインを被告が使用しているということはできない。したがって，その余の点を判断するまでもなく，被告について不正競争防止法２条１項１３号の不正競争を認める余地はない。
７争点６（原告の損害の有無及びその額）
(1)被告の故意又は過失
上記検討してきたところによれば，被告は，上記４の限度で認定される不正競争により原告に生じた損害発生について過失があることは明らかである
(2)被告の売上額及び利益額
ア被告の平成２３年１２月１７日から平成２６年８月８日までの間の売上高は，パチンコゼンシン隠岐において３５億７０７５万６２８２円，スロットゼンシン隠岐において１４億６８００万００１９円の合計５０億３８７５万６３０１円であること，その期間の被告の売上高から景品の仕入高を控除した額は，パチンコゼンシン隠岐については４億８１７４万５７３９円，スロットゼンシン隠岐については１億８４７９万５６０９円の合計６億６６５４万１３４８円であることは当事者間に争いがない。
イ被告は，被告の限界利益を算出するに当たり，被告のパチンコ及びパチスロ営業において変動費と認められるのは，景品（商品）の仕入高以外にあるように主張するが，パチンコ店等の営業内容からすると，不正競争防止法５条２項の利益を算定するに当たり，上記以外に控除すべき経費はないというべきである。
(3)不正競争防止法５条２項の推定について
ア被告は，原告と被告との営業に現実の混同は生じていないから，不正競争防止法５条２項の推定は覆滅する旨主張するところ，後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる（前記第２の１判断の前提となる事実を含む。）。(ｱ)本件建物における被告標章２，６の使用について本件建物は岡山県津山市内に所在し，隠岐の島所在の被告店舗との関係では，同店舗の後方支援業務しか行っておらず，本件建物外壁における被告標章２，６の使用は隠岐の島におけるパチンコやパチスロの需要者に認識されていない。(ｲ)被告標章７ないし９，１１ないし１３の使用態様について被告の経営するパチンコ店のフラット屋根の出入口側の外壁上部に被告標章１１が掲げられ，さらに出入口の上部，あるいはその庇部分には，被告標章１２が掲げられている。そのほか被告は，被告２店舗の営業に際し，被告標章７ないし９及び１３を使用している（甲３５）。
(ｳ)原告が運営するパチンコ店等における原告各標章の使用についてａ原告が運営するパチンコ店等は，岡山県，鳥取県，島根県の日本海側を中心に展開され，平成１８年９月当時で，「ラスベガス」が１６店，「ローマ」が３店，「Ｚ－０ｎｅ」が２店，「フェニックス」，「スリーパー」及び「ステラ」が各１店の６系列２４店であった（甲１０）。
ｂ上記パチンコ店等の各店舗単位で出される新聞折込広告には，原告標章２と同７を組み合わせた標章が店名に付加されたものや，原告標章１及び７を組み合わせたものが使用され，また，訴外ソフィアらを含み全秦グループとして新聞広告をする際には，グループ各社を列記するほか，広告中に上記各店舗が全秦グループに属する店舗として列挙されていた（甲２２，甲２６，甲２９の１，甲３２ないし甲３４，甲５４の１ないし１５）。
ｃ原告店舗は，昭和６３年１月２７日に「ラスベガス隠岐店」との店舗名で開業し，全秦グループがVIを開始した当初は，原告各標章を使用していなかったが，被告２店舗の開業数年前には，店舗出入口上部に原告標章１と同７を組み合わせ，あるいは原告標章７だけを掲げるなどして使用するようになった。また，その新聞折込広告（甲５４の１）に原告標章を使用していることは，上記ｂのとおりである。ｄ原告の運営するパチンコ店等の売上規模は平成２５年において，全国ランキングでは２３２位，平成２６年では４００位のランキングに入っていない。
(ｴ)遊戯者のパチンコ店等の選択基準


ａ「月刊アミューズメントジャパン平成１６年１０月号」が遊戯客を対象にパチンコ・パチスロ店を選択する基準について行ったアンケートでは，提示した１６項目のうち，①台ごとにデータ表示器がついている（９０％），②出玉感（８３％），③機種構成（７９．６％），④無制限営業である（６９％），⑤交換率（６７．２％），⑥店が清潔である（６６．４％），⑦駐車場の有無（６３％），⑧店員の接客態度（６０．４％），⑨店の客層（５８．１％），⑩イベントをやっている（５７．５％）の順で重視している客が多かった。ただし，そのアンケートには，当該店舗がどのパチンコ店グループに属しているかという選択肢はなかった。（乙６）ｂエンタテインメントビジネス総合研究所が平成２３年１１月に実施したアンケートには，遊戯客が店舗を決めた理由として，上位から順に，①場所（８３．４％），②好きな機種（４６．９％），③交換率（３９．９％），④出玉への期待感（３４．２％），⑤貸玉料金（２６．５％），⑥店内の清掃状態（２５．１％），⑦スタッフの対応（２３．７％），⑧空調（空気）（２１．５％）などが挙げられているが，当該パチンコ店がどのパチンコ店グループに属しているかは挙げられていなかった（乙７）。
ｃなお，上記ａの「月刊アミューズメントジャパン平成１６年１０月号」に掲載された調査結果によれば，パチンコ店等の遊戯客の利用回数は，半数以上の者が週３日以上であり，週１日程度以上とすると，その割合は９割以上に及ぶことが認められる（乙６）。
(ｵ)隠岐の島におけるパチンコ店等の競合状況
ａ被告２店舗は，平成２３年９月１２日に廃業したパチンコ店であるパーラー隠岐を購入して平成２３年１２月１７日に開業されたゼンシン隠岐に，さらに隣接地に開業されたゼンシンスロット隠岐の２店舗からなる（甲３６，乙１８の１ないし７）。
ｂパーラー隠岐が廃業する直前である平成２３年７月１日から閉店する同年９月１２日までの間の，パーラー隠岐，マンモス及び原告店舗３店間の，パチンコ台数に基づくシェア率は，平均して，パーラー隠岐が約４２％，マンモスが約３０％，原告店舗が約２７％で，パーラー隠岐が原告より圧倒的に高いシェアを有していた。また，同期間における店舗ごとの台の稼働率は平均して，パーラー隠岐が約３５％，マンモスが約２８パーセント，原告店舗が約３５％であった（乙２０の１ないし６７，弁論の全趣旨）。
ｃ被告がパーラー隠岐の店舗を改修してゼンシン隠岐を開業した平成２３年１２月当時，別紙地図のとおり，パチンコ店等が川に沿って全部で６店舗（同じ場所にあるものも含む。）存在し，北から，平成２６年４月までは現在スロットゾーンマンモスの位置にマンモス（パチンコ店等）があり，そこから約２ｋｍ離れた場所に原告店舗，両者の間で原告店舗から約６５０ｍの場所に被告２店舗があり，原告店舗から川を下った場所に銀座ホールが営業していた。さらに平成２６年４月には，原告店舗と被告店舗の間に，原告店舗から１００ｍも離れていない場所にマンモスのパチンコ店が従前の場所から移転して営業を開始した（乙３，弁論の全趣旨）。
ｄゼンシン隠岐が，開業した当初，ゼンシン隠岐が原告の経営に係る店舗であると誤解する取引業者等が現に存した（甲５０の１ないし３）。
イ検討
被告が運営する被告２店舗は，原告標章２，７を外壁に掲げた原告店舗の近隣にあって競業関係にあり，しかも周知商品等表示である原告各標章５ないし７に類似する被告標章１１，１２を店舗の出入口に掲げていたというのであり，またその店舗名に「ゼンシン」という原告及び「全秦グループ」を他から識別する部分を含んでいたというのであるから，その開業当初は，需要者である遊戯客に原告店舗ないし原告との関係につき一定の誤認混同を生じさせたことは優に認められるといえる（上記ア(ｵ)ｄのとおり，取引業者であるが，現に誤認混同していた実例も認められている。）。
しかし，上記ア(ｴ)によれば，そもそもパチンコ店等の需要者である遊戯客による店舗選択は，当該パチンコ店等の経営主体がどこであるとか，どのパチンコ店グループの店舗であるかということを重視するのではなく，パチンコやパチスロの台の機能や機種，出玉感，交換率等の個別店舗の具体的営業内容そのものを主要な選択要素として決せられることが認められ，これからすると当該店舗の営業主体の誤認混同が当該店舗の選択，ひいてはその売上げあるいは損害に結び付く関係は薄弱であるということができる。
なお上記ア(ｴ)からは，需要者である遊戯客には，店員の接客態度や店舗が清潔に清掃されているか等のサービスについても選択時に考慮する要素としている者がいることも認められるから，それらの需要者であれば，店舗の営業主体を指し示す営業表示を手掛かりに当該店舗で受けられるサービスを期待して店舗選択をする可能性があることは否定できない。しかし，需要者であるパチンコ店等の遊戯客は，パチンコ店を極めて頻回に利用するのが一般的であるというのであるから（週１日の利用でも年間７２日の利用になる。），仮に被告２店舗の需要者の利用が，被告標章の使用によりもたらされた被告店舗が原告と関係する店舗であるとの誤認混同から始まったとしても，当該店舗のサービスを実際に経験している以上，その後の継続的利用が原告と被告２店舗との関係についての誤認混同の影響によりもたらされているとは考え難いところである。
そして，そもそも原告店舗及び被告２店舗とも隠岐の島という需要者が限られた市場の中で他の４店舗とも競合している店舗であるが，被告２店舗のうち，ゼンシン隠岐がもともとあったパーラー隠岐という別店舗の営業実態を実質上承継している関係にあることからすると，被告２店舗の営業が原告店舗の顧客の誤認混同により生じた需要によって継続的に成り立っているとはおよそ考えられず，むしろその影響は極めて小さいと見る方が合理的である。
なお，本件において被告が被告標章を使用して営業を営んでいるのは隠岐の島の被告２店舗だけであり，不正競争防止法５条２項で推定されるべき原告の損害は，被告２店舗の営業の影響を受ける範囲，すなわち，その競合店となる原告店舗において生じた損害だけが問題となるというべきであるから，被告による被告各標章の使用態様のうち，隠岐の島の住民において認識されないような岡山県津山市所在の本件建物の外壁に掲げられた被告標章２，６による標章の使用は原告店舗の営業に損害を全くもたらさないことは明らかである。


平成２８年６月２３日判決言渡
平成２８年（ネ）第１００２５号売掛金請求控訴事件（原審千葉地方裁判所松戸支部平成２７年（ワ）第２０９号）
口頭弁論終結の日平成２８年５月１７日
判                決
控訴人           Ｘ
被控訴人            株式会社ヤカ
同訴訟代理人弁護士         小坂重   吉
主                文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，２３０３万６４００円及びこれに対する平成２７年３月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
４仮執行宣言
第２事案の概要等（略称は原判決のそれに従う。）１本件は，原判決別紙写真目録記載④，⑤，⑦ないし⑭，⑰ないし㉕，㉗，㉚，㉜，㉞及び㊱ないし㊳の各写真データである本件写真データにつき控訴人が著作権を有するにもかかわらず，被控訴人が本件写真データを使用して作成したチラシをメガネサロントミナガのホームページである本件ホームページに掲載した行為は控訴人の著作権（複製権）を侵害する旨主張して，控訴人が，被控訴人に対し，著作権侵害の不法行為による損害賠償及びこれに対する不法行為の日より後の日である平成２７年３月２０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。２原判決は，本件写真データは思想又は感情を創作的に表現したものとは認められず，著作物性があるとはいえない旨判示して，控訴人の請求を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴した。
３前提事実，本件における争点及び争点に対する当事者の主張は，原判決５頁１１行目の「処理によって」を「処理に」と訂正し，後記４のとおり当審における当事者の主張を補充するほかは原判決「事実及び理由」第２の２ないし４に記載のとおりであるから，これを引用する。
４当審における補充主張
（控訴人の主張）
本件写真データの著作物性につき，以下の点で原判決は誤りである。(1)原判決は著作物性に関する裁判例に準ずる判断を行わなかったものであり，憲法１４条１項，２１条及び裁判所法４条に違反する。(2)控訴人は，被写体及びその組合せ並びに撮影時における眼鏡のつるの開き具合，配置，撮影方向及び背景色につき，自らの意思に基づき判断し選択したものであり，その判断には創作性がある。
また，撮影時における眼鏡の配置，撮影方向，背景色に関する各選択や，つるを閉じた眼鏡を白い紙様の物で作られた筒の上に載せて撮影したこと，本件写真データの一部で眼鏡の左側のつるの外側に配置された黒ケント紙の上に白色の紙を配置して撮影したことにつき，原判決は，控訴人の工夫等による創作性を認め，本件写真データの著作物性を肯定したにもかかわらず，結論において著作物性を否定したものであり，その判断は矛盾した恣意的なものである。
（被控訴人の主張）
控訴人の主張は争う。原判決の判断は正当であり，控訴人の前記主張はいずれも理由がない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は，原判決９頁４行目の「本件眼鏡全部写真データ」を「本件眼鏡全体写真データ」と訂正し，後記２のとおり当審における当事者の主張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３のとおりであるから，これを引用する。
２当審における主張に対する判断
(1)控訴人は，被写体及びその組合せ並びに撮影時における眼鏡のつるの開き具合，配置，撮影方向及び背景色につき，自らの意思に基づき判断し選択したものであり，その判断には創作性がある旨主張し，より具体的には，眼鏡のつるを開く角度，カメラと眼鏡との位置関係，つるを開いた眼鏡の撮影に当たりレンズを手前に，つるを奥に配置したことについて被控訴人やオフィス・ジノからの具体的指示はなかったなどと指摘する。しかし，控訴人は新聞折り込みチラシに使用する切り抜き用に本件写真データを作成したにとどまり，チラシそのものの作成ないしそのレイアウトの決定に関与する立場になかったことからすれば，上記の配置等について創作性を発揮する余地はほとんどなかったものと認められることや，実際にも，こうした配置等につき，本件写真データを使用して作成されたチラシに掲載されている，控訴人以外の者の撮影によるものと見られる眼鏡の写真と本件写真データとで格別相違がないことなどにかんがみれば，控訴人の指摘にかかる配置等は，注文者から特に具体的指示等がなくとも一般に採用されるものにすぎないことがうかがわれる。そうすると，控訴人の指摘に係る点を考慮しても，本件写真データにつき控訴人の思想又は感情を創作的に表現したものと見る余地はやはりないというべきである。
(2)また，控訴人は，原判決につきその説示する理由中に矛盾があり恣意的な判断である旨も主張する。
しかし，原判決は，その判文全体に照らしてみれば，つるを閉じた眼鏡を白い紙様の物で作られた筒の上に載せて撮影したことや本件写真データの一部につき眼鏡の左側のつるの外側に配置された黒ケント紙の上に白色の紙を配置して撮影したことをも含め，控訴人が本件眼鏡を撮影するに当たり独自の工夫を凝らしたとは認め難く，本件写真データに創作性が存在するということはできない旨判断したものであることが明らかである。すなわち，原判決の判断には控訴人の主張するような矛盾はなく，その他恣意的と評するべき部分も見当たらない。
以上より，これらの点に関する控訴人の主張はいずれも採用し得ない。(3)本件と控訴人指摘に係る裁判例とは事案を異にすることなどにかんがみると，原判決が憲法１４条１項，２１条及び裁判所法４条に違反するとする余地もない。
(4)控訴人は，本件写真データの一部が著作権登録されたことの証拠として甲９４ないし９６を提出するが，著作権登録がされたとしても，それによって，その対象となったものに著作物性があることが確定されるわけではないのであるから，上記事実は，以上の認定判断を左右するものではない。３よって，控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官          鶴岡稔彦
裁判官          杉浦正   樹
裁判官          寺田利彦


主         文
１被告Ｂの控訴に基づき，原判決のうち被告Ｂ敗訴部分を取り消す。２上記取消部分に係る原告らの被告Ｂに対する請求をいずれも棄却する。３被告Ｃの控訴に基づき，原判決のうち被告Ｃ敗訴部分を取り消す。４上記取消部分に係る原告らの被告Ｃに対する請求をいずれも棄却する。５原告らの控訴をいずれも棄却する。
６訴訟費用は第１，２審とも原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告ら
(1)控訴の趣旨
ア原判決のうち原告らの被告Ａら８名に対する請求を棄却した部分を，次のイの金額の限度で取り消す。
イ被告Ａら８名は，連帯して，各原告に対し，別表１「一部控訴に係る請求額」欄に記載の金員及びこれらに対する平成２３年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)被告Ｄに対する当審での予備的追加請求の趣旨
ア第二次的請求
被告Ｄは，原告らに対し，別表１「当審での訴えの予備的追加に係る請求額」欄の「請求合計」欄に記載の金員及びこれらに対する平成２０年７月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ第三次的請求
被告Ｄは，原告らに対し，上記アと同額の金員及びこれらに対する平成２６年５月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告Ｂの控訴の趣旨
主文第１項及び第２項と同旨。
３被告Ｃの控訴の趣旨
主文第３項及び第４項と同旨。
第２事案の概要
１控訴に至る経過等（略語については，個別に記載したもののほか，原判決別紙略語目録による｡)
(1)本件は，黒毛和種牛の繁殖及び飼養を業とする安愚楽本体と取引した原告らが，投下資金を回収できずに別表２「原審請求額」欄の「主張損害総額」欄に記載の損害を被ったとして，安愚楽本体の役員であった３名（被告Ａ，被告Ｂ，被告Ｃ），安愚楽本体の関連会社３社（被告エー・アイー・シー外２社），関連会社の役員であった２６名（被告Ｄ外２５名）の合計３２名に対し，連帯して，別表２「原審請求額」欄の「請求合計」欄に記載の損害賠償金の支払を求めるとともに，安愚楽本体に対する民事再生手続開始決定日（平成２３年９月６日）の後である平成２３年９月１０日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めていた事案である。(2)原告らは，安愚楽本体との取引（後述のオーナー契約）の勧誘が違法であり，原審被告ら３２名は，安愚楽本体の違法な業務遂行の是正に向けた行動をとるべき義務を負っていたのに，その義務を果たさず，違法な業務遂行を援助助長したと主張し，民法７１９条又は会社法４２９条１項に基づき上記賠償を求め，本件訴訟を提起した。
(3)提訴後，原審被告７名との間で，訴訟上の和解，訴えの取下げ，破産債権確定による訴訟終了があり，最終的には，原告らと原審被告２５名との間で原判決が言い渡された。
(4)原判決は，被告Ｃと被告Ｂの会社法４２９条１項に基づく賠償責任を肯定し，別表２「原審認容額」欄のとおり，原告らの同被告らに対する請求を認容し（被告Ｃとの関係では平成２２年６月以降に発生した損害の賠償請求に限定して認容），原告らの被告Ｃに対するその余の請求及び同被告ら以外の被告ら２３名に対する請求の全部を棄却した。
(5)被告Ｃ及び被告Ｂは，敗訴部分全部を不服として控訴を提起した。(6)原告らは，請求全部を棄却するとした原審被告２３名に対する原審の判断のうち，被告Ａら８名に対する判断を不服として控訴を提起し，前記第１の１(1)の控訴の趣旨の限度で不服を申し立てたが，被告Ｃとの関係での敗訴部分については控訴を提起しなかった。
(7)原告らは，当審において，被告Ｄとの間で訴えの追加的予備的な変更を申し立て，請求を追加した。当審での追加請求は，原告らが安愚楽本体に対し不法行為債権を有していること及び安愚楽本体が無資力であることを代位の理由とし，民法４２３条に基づき，安愚楽本体の被告Ｄに対する債権を代位行使するものである。第二次的請求において代位行使する債権は，安愚楽本体の被告Ｄに対する貸金債権であり，第三次的請求において代位行使する債権は，安愚楽本体の被告Ｄに対する不法行為債権である。
２前提事実
当事者間に争いがないか，掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実は，次のとおりである。
(1)安愚楽本体の会社の概要
安愚楽本体は，昭和５６年１２月１８日に「有限会社安愚楽共済牧場」として設立された黒毛和種牛の畜産会社であり（以下，単に「牛」という場合もすべて黒毛和種牛を指す｡)，繁殖牛（子牛の懐妊・出産が可能となった牝牛）を飼養して子牛を産ませ，そのうち肥育牛（肉食用に飼養される牛）を肉牛として市場に出荷し（通常３０か月程度飼養して出荷される｡)，あるいは繁殖の役割を終えた繁殖牛を肉牛として市場に出荷し，売上を得ていた（以下，肉牛を出荷して得られた代金を「出荷売上」という｡)。安愚楽本体は，会社法施行日である平成１８年５月１日，特例有限会社となり，その後の平成２１年４月１日，商号を現在の「株式会社安愚楽牧場」に変更することにより通常の株式会社に移行した。安愚楽本体の株式（会社法施行前は持分）は，その全部をＪ社長が保有していた。安愚楽本体の代表取締役は，設立時から平成２年３月１６日まではＬであり，平成２年３月１６日以降はずっとＪ社長であった。(2)安愚楽本体の事業の概要


安愚楽本体は，飼養した牛を肉牛として市場に出荷するという通常の牧畜業務以外に，日本全国の顧客との間で，継続的に，繁殖牛に関する特殊な取引を行っていた。その取引とは，安愚楽本体がその所有する繁殖牛を顧客に販売するが，販売と同時に，当該顧客から当該牛の預託を受け，一定期間にわたりこれを飼養した後，再売買により当該顧客から当該牛を買い戻すという取引である（甲１２～２０。以下，上記取引に係る契約を「オーナー契約」，オーナー契約を締結した顧客を「オーナー」，オーナー契約によってオーナーが保有することになった繁殖牛を「オーナー牛」という。また，オーナー契約の勧誘，締結及び履行の全体を「オーナー制度」ということがある｡)。
平成２３年３月末時点で，安愚楽本体は，全国４０か所の直営牧場において７万３４０８頭の，全国３３８か所の預託牧場において７万１８１８頭の黒毛和種牛を飼養しており（甲６４），そのうち６万５５７２頭が繁殖牛であった（甲５５）。
(3)被告らの立場
ア被告Ａは，平成７年８月１日から平成１１年４月１５日まで，安愚楽本体の取締役であった（甲３０の３）。
イ被告Ｂは，平成１３年４月２日から平成１５年５月１５日まで，安愚楽本体の取締役であった（甲３０の３）。
ウ被告Ｃは，平成２１年９月５日以降，安愚楽本体の監査役（甲３０の１）であった。
エ被告エー・アイ・シーは，平成８年１１月２８日設立の安愚楽本体の子会社であり，安愚楽本体が所有又は管理する牛の損害保険，安愚楽本体及び関連会社の車両保険，火災保険，損害保険等を取り扱う保険代理店業務を行っていたが，平成２６年４月１日に商号を「有限会社ストライブ」に変更した（甲４０，甲８９の１・２，乙Ｄ１）。オ被告Ｄは，Ｊ社長の息子であり，平成１０年６月１６日から平成２０年１０月１０日まで，被告エー・アイ・シーの取締役であり，平成１１年１月１２日から平成２１年４月３０日まで，安愚楽の里の取締役であり，平成１５年９月３０日から平成１９年１月３０日まで，クリエイティブフードの監査役であった（甲３５，甲８８の９・１０，甲８９の２）。安愚楽の里は，安愚楽本体の子会社として，昭和６２年４月１０日に設立され，ホテルフロラシオン那須を経営していた（甲１，２１，３５，甲４５の６，甲４９，８６）。
クリエイティブフードは，安愚楽本体の子会社として，昭和６１年１月１１日に設立され，那須でレストランを経営していた（甲１，３９，甲４５の６，甲４９，甲８８の１～甲８８の１０）。
カ被告Ｅは，被告Ｄの妻であり，平成２０年１０月１０日から平成２３年９月１日まで，被告エー・アイ・シーの取締役であり，平成２１年９月１７日から平成２３年７月２９日まで，エー・シー・エフの代表取締役であった（被告Ｅ本人尋問）。
エー・シー・エフは，安愚楽本体の子会社として，平成２１年９月１７日に設立され，那須でレストランを経営していた（甲４１）。キ被告Ｆは，Ｊ社長の娘であり，平成１９年１月３０日から平成２１年２月２８日まで，クリエイティブフードの監査役であり，平成２０年５月３０日から平成２３年７月２９日まで，ＡＭフード（平成１７年４月１９日設立の安愚楽本体の子会社）の監査役であった（甲３９，４３）ク被告Ｇは，平成１１年１１月１日から平成１５年７月１日まで，及び平成１７年２月１日以降，安愚楽宮﨑の代表取締役であった（甲３１，８５）。
ケ被告Ｈは，平成１６年２月２９日から平成２３年７月２９日まで，安愚楽東日本の代表取締役であった（甲８３の１・４）。
コ被告Ｉは，平成１１年６月１４日以降，バンナの取締役（平成１４年２月２８日から平成１６年７月６日までは代表取締役）であった（甲３４の１・２）。
(4)オーナー契約の概要
オーナー契約は，平成２３年７月にごく一部だけ肥育牛を対象とするものがあった以外，全て繁殖牛を対象とするものであった（以下においても「オーナー制度」「オーナー契約」という場合，すべて繁殖牛を対象とするものを指す｡)。
安愚楽本体は，多種多様な内容のオーナー契約を設定し，これに「安愚楽１号コース」「安愚楽応援コース」などの名称を付してオーナーを募集していた。
契約期間は１年から１０年まで様々であり，繁殖牛１頭の価格は２００万円から５００万円まで様々であるが，契約期間が短い場合に価格が安く，契約期間が長い場合に価格が高くなる傾向があった。
また，１頭単位でオーナー契約が募集されていたわけではなく，持分２分の１とか４分の１を取引する契約も極めて頻繁に締結されており，オーナー契約締結時に授受される代金（以下「オーナー契約代金」あるいは単に「契約代金」という。後述するとおり，これは繁殖牛の売買代金と当初１年分の飼養委託費の合計とされている｡)が２００万円以下であれば，多くの場合，繁殖牛の持分が販売されていた（甲１２～１６，６１，９８）。(5)原告らが締結したオーナー契約
原告らは，平成１５年６月頃から平成２３年７月頃までの間，原判決別表５の「コース名」欄記載の各契約を締結し，安愚楽本体に対し「購入金額」欄記載の契約代金を支払った。原告らが締結した契約の個数は１７５個であり，契約代金の総額は４億２９８０万円である。平均すれば，一契約当たりの契約代金は２４５万６０００円である（甲１２～１６，９８）。１７５個の契約のうち販売対象が繁殖牛の持分であった契約は１４３個（約８２％）にのぼる。
１７５個の契約の契約期間は平均すると５年半程度である。
(6)オーナー契約の約定
原告らの契約締結時期におけるオーナー契約の約定は次のとおりであった（甲１２，５６，９８。なお，甲１２は，平成１８年８月時点で使用されていた「黒毛和種牛売買・飼養委託契約書」であり，以下，同契約書による契約を「甲１２契約」という｡)。オーナー契約は，１頭の繁殖牛が契約期間中毎年必ず１頭の子牛を産むことを前提としていた（以下「１頭１産の前提」という｡)。