このように，式（２）の上・下限値のいずれにおいても，Ｒｓを大きくすることで，再生出力を確保し，消費電力の軽減に寄与できる。他方，式（２）の分子のＨｃは，実用上の消費電力の低減の観点からはあまり大きくし過ぎないことが好ましいので，式（２）に上限値が設けられることになる。もっとも，式（２）のＨｃは，安定した記録を確保し，再生出力を向上させ，式（１）における記録が一旦されれば記録が消えにくい磁気記録媒体を得るために，一定以上の大きさである必要があるので，式（２）に下限値が設けられることになる。そして，Ｈｃにこうした上・下限値を設けることで，再生出力を確保しつつも，実用上の消費電力の低減が図られることになる。
実施例及び比較例の記載
式（１）及び式（２）の技術的意義は，以下のとおり，本件明細書の実施例及び比較例の記載から裏付けられる。
ａまず，式（１）について，実施例２は，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）が２３０．１となっているところ，リファレンス（実施例１。最適記録電流：１００％，記録電流特性：１）と比較して，最適記録電流が１０７％と＋１５％以内の増加に抑えられつつも，記録電流特性は１．０５となり記録電流の裕度が５％広がっている。また，実施例４は，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）が２４５．８となっているところ，実施例１と比較して，最適記録電流が１０４％と＋１５％以内の増加に抑えられつつも，記録電流特性は１．２となり記録電流の裕度が２０％広がっている。他方，比較例２は，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）が２１１．８となっているところ，実施例１と比較して，最適記録電流が８８％と－１５％以内の減少に抑えられつつも，記録電流特性は０．７となり記録電流値の裕度（記録電流設定マージン）が３０％狭くなっている。また，実施例２と実施例４のＨｃ，ＳＦＤ（ΔＨ）及び式（１）の３つの数値を比較すると，式（１）の数値の差１５．７（＝実施例４の数値２４５．８－実施例２の数値２３０．１）は，ＨｃのみならずＳＦＤ（ΔＨ）を大きくすることで実現していること，Ｈｃ及びＳＦＤ（ΔＨ）の数値を利用して式（１）の値を大きくすることによって，最適記録電流の増加はほとんど変わることなく，記録電流特性（記録電流値の裕度）は１５％（＝（実施例４の数値１．２－実施例２の数値１．０５）×１００％）も広くできることが分かる。
ｂ式（２）について，実施例４と比較例１を比較すると，比較例１はＲｓが小さい分，式（２）の値は２．８となり上限値（２．６）を超えている。他方，実施例４の式（２）の値は２．５であり，式（２）の上限値以下の値である。また，式（２）の分母のＲｓは，比較例１は７５％であり，実施例４は８５％となっている。このため，理論上は，実施例４の磁気記録媒体の方が，再生出力が確保され，消費電力は低減される傾向になり，他方，式（２）の分子のＨｃは同一の値なので，Ｈｃによる磁気記録媒体に対する記録の安定化，再生出力の向上及び一旦記録された記録の消去のされにくさの程度において，理論上，実施例４と比較例１との間に差はないことになる。そして，実験結果をみると，再生出力は比較例１（０．８ｄＢ）と比べて実施例４（２ｄＢ）の方が向上している。また，最適記録電流値の増加（実用上の消費電力の低減への寄与）の程度も，比較例１（１２４％）と比べて，実施例４（１０４％）の方が向上しているから，上記理論と実験結果とが一致していることを意味する。さらに，実施例４と比較例２を比較すると，比較例２はＨｃが小さい分，式（２）の値は２．２（下限値）となっている。他方，実施例４の式（２）の値は２．５であり，式（２）の範囲内の値である。また，式（２）の分子のＨｃは，比較例２は１９０（ｋＡ／ｍ）であり，実施例４は２１０（ｋＡ／ｍ）となっている。このため，理論上，実施例４の磁気記録媒体の方が，消費電力の低減の観点からは不利であるが，Ｈｃによる磁気記録媒体に対する記録の安定化，再生出力の向上及び一旦記録された記録の消去のされにくさは確保され，他方，式（２）の分母のＲｓは同一の値なので，理論上，Ｒｓによる磁気記録媒体に対する再生出力の確保及び消費電力の低減への寄与について，実施例４と比較例２との間に差はないことになる。そして，実験結果をみると，再生出力は，比較例２（０．８ｄＢ）と比べて，実施例４（２ｄＢ）の方が向上している。また，最適記録電流値については，比較例２（８８％）よりも実施例４（１０４％）の方が大きくなっているが，これはＨｃの値による寄与である。もっとも，実施例４の最適記録電流値は，実用上省電力化の抑制に寄与するものであり，リファレンス（実施例１）に対して＋１５％の許容の範囲内であり，上記理論と実験結果とが一致していることを意味する。
式（１）の上限値
被告らは，式（１）には上限値が存在する旨主張するが，前記の原告の主張のとおり，式（１）には上限値が存在せず，被告らの主張は失当である。
式（２）の上限値の根拠
式（２）の上限値を２．６とする根拠は本件明細書の段落【００１３】【００１７】ないし【００２０】の記載にされているとおりであり，実施例３を根拠とするものではない。もっとも，被告らの実験によれば，実施例３のＨｃ／Ｒｓは２．６３であり，最適記録電流は実施例１の最適記録電流の±１５％をわずかに超える＋１６％という内容であるとのことからすれば，実施例３は，上限値を２．６に設定することを裏付ける実験結果となっている。さらに，実施例４ではＨｃ／Ｒｓの値が２．５であり電磁変換特性が規定の範囲内となっている一方で，Ｈｃ／Ｒｓの値が２．８である比較例１では電磁変換特性が規定の範囲外となっているから，式（２）の上限値を２．６とすることはこれらの実験結果からも裏付けられる。
記録再生装置の特定
被告らは，本件発明においては記録再生装置の特定が必須であると主張


するが，のとおり，本件発明においては記録再生装
置を特定する必要性はなく，被告らの主張は失当である。
磁性層の膜厚
被告らは，本件発明においては磁性層の膜厚の特定が必須であると主張するが，アの原告の主張のとおり，本件発明においては磁性層の膜厚を特定する必要性はなく，被告らの主張は失当である。
固定ヘッド方式の磁気記録媒体に関する記載
前記イの原告の主張のとおり，本件発明の特許請求の範囲や本件明細書に磁気ヘッドの方式に関する限定はなく，本件発明は磁気ヘッドの方式に関わらず技術的意義を有するから，本件明細書に固定ヘッド方式の磁気記録媒体の場合の課題解決手段を記載していないことはサポート要件に違反しない。
エラーレート特性
本件明細書の「安定したエラーレート特性を実現可能」（段落【０００９】）とは，上記再生の際に，磁気記録を正確に読み出す特性が安定して実現できることをいうところ，本件明細書の記載（段落【００７８】【００７９】【００８２】）から，当業者は，式（１）を２３０以上とすることで，記録電流特性の値を大きくすること（極めて広い記録電流範囲において高い再生出力が得られるようになること）で，良好なエラーレート特性が発揮されることを認識することができるといえ，サポート要件に違反しない。
オ争点   －オ（実施可能要件）について
（被告らの主張）
前記の被告らの主張のとおり，オーバーカレント特性は，磁気記録媒体の磁気特性のみでは定まらず，使用される具体的な記録再生装置の仕様，特に磁気記録ヘッドの仕様と磁気記録ヘッドと磁気記録媒体上の磁性層間の距離等に強く依存する。
しかしながら，本件明細書には，記録再生装置で使用される磁気記録ヘッド及び磁気再生ヘッドの仕様，記録回路の仕様，磁気記録ヘッドないし磁気再生ヘッドと磁気記録媒体上の磁性層間の距離等が記載されておらず，実際に，被告製品について，本件明細書記載の記録再生装置を用いて記録再生を試みたところ，いずれについても実用的な記録再生が不可能であった。したがって，当業者が本件発明を実施しようとした場合，どのように実施するかを発見するために，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるから，本件発明について，実施可能要件の違反がある。
（原告の主張）
本件明細書には，本件発明の磁気記録媒体の製造工程及び実施例・比較例が具体的に記載されており（段落【００２１】～【００６９】），当業者は当該記載に基づいて，記録電流値の裕度及び充分な再生出力を得るための最適記録電流を有する磁気記録媒体を製造して使用することができるから，本件発明について，実施可能要件に違反するとはいえない。
争点（訂正の再抗弁の成否）について
ア争点   －ア（本件訂正請求の適法性）について
（原告の主張）
訂正事項１－１のうちＨｃを２１０以上とする点は，実施例及び比較例に記載された実験データに基づき，実施例及び比較例において好ましいとされるＨｃを下限値に特定するものであり，訂正事項１－１のうち，Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕を２２１以下とする点は，明細書の実施例及び比較例のうちの最も大きいＲｓである８５％（【表１】参照）を，式（２）から導き出されるＨｃ≦２．６×Ｒｓに代入して算出された値である（２２１＝２．６×８５）。
訂正事項１－２は，請求項１に係る「磁気記録媒体」から「非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体」を除く訂正である。本件明細書記載の発明は式（１）及び式（２）を満たすことを必須条件とするものであるが，「非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体」を除く趣旨は，本件明細書記載の技術思想とは全く異なるが，Ｈｃ，ＳＦＤ及びＲｓを計算するとたまたま式（１）及び式（２）の数値範囲に含まれる乙５文献や乙６文献記載の磁気記録媒体との重複を排除することにあり，請求項１において除かれる部分と除かれた後の部分との間で発明の作用効果に差は生じていない。
訂正事項１－３は，式（２）の下限値を明細書の実施例２及び実施例４に基づき，２．５に訂正するものであり，式（２）をより好ましい範囲に限定するものである。
以上のとおり，訂正事項１は，本件明細書に記載された実施例に基づくものであるなど，訂正要件違反はなく，また，訂正事項２は，訂正事項１の訂正に伴って特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから訂正要件違反はない。
（被告らの主張）
訂正事項１－１について，Ｈｃの上限値を２２１とする根拠は本件明細書に記載されていない。
原告は，Ｈｃの上限値２２１は，実施例及び比較例のうちの最も大きいＲｓである８５％（実施例４）を式（２）から導き出される「Ｈｃ≦２．６×Ｒｓ」に代入して算出できると主張するが，訂正後の特許請求の範囲（式（２））を根拠に明細書に記載のない新たなＨｃの値を作り出すことは新たな技術的事項を導入するものである。しかも，訂正事項１－１は，本件訂正発明にとって唯一の実施例であり，単一の測定値を示す実施例４（Ｈｃ：２１０，Ｒｓ：８５）のＨｃの値を下限値として用いながら，その実施例４からＲｓの値のみを切り出し，訂正後の特許請求の範囲（式（２））に代入して得られたＨｃの値を上限値とするものであって，唯一の実施例４を根拠に幅を持ったＨｃの値に特許請求の範囲を拡張しようとするものであり，この点からも，新たな技術的事項を導入するものであるといえる。
原告は，比較例（比較例２）のＲｓの数値８５をも根拠としているが，特許請求の範囲外である比較例の数値を根拠に訂正後の特許請求の範囲を画そうとすることは，新たな技術的事項を導入するものである。しかも，比較例２（Ｒｓ：８５）は，式（２）ではなく，式（１）の臨界値を求めるためのサンプルとして本件明細書（段落【００８２】）に挙げられているにすぎない。
さらに，原告がＨｃの上限値２２１を算出するための根拠とする，Ｈｃ
≦２．６×Ｒｓの数値２．６は，前記のとおり，
本件明細書の根拠を欠いた値であり，この点からも，新たな技術的事項を導入するものであるといえる。


訂正事項１－２について，当該訂正事項のように除く形式による訂正が適法であるためには先願発明ないしは引用発明の内容を除いた構成において発明特定の効果を奏するものと認められることが必要である。しかしながら，訂正事項１－３によって訂正された特許請求の範囲に係る構成の全ての範囲において発明の効果を奏するとは認められないから，訂正事項１－２は，本件発明について新たな技術的事項を付加するものである。訂正事項２は，訂正事項１－１及び１－２を含む訂正事項１の訂正に伴って，発明の詳細な説明の記載を特許請求の範囲の記載と整合させるものであるが，上記のとおり，訂正事項１－１及び１－３は訂正要件を満たさないから，訂正事項１の訂正に伴って，発明の詳細な説明の記載を特許請求の範囲の記載と整合させる訂正事項２も本件明細書の範囲内の訂正ではない。
イ－１（本件訂正による無効理由の解消の有無－乙５文献に記載の発明に基づく新規性欠如）について
（原告の主張）
本件訂正によって「上記非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除く」旨の訂正がなされた（訂正事項１－２）。乙５文献の実施例・比較例に記載された磁気記録媒体の下層非磁性層の厚さは１．５μｍであるから，本件訂正によって，乙５文献，乙６文献の実施例・比較例に記載された全ての磁気記録媒体が除かれたことになる。したがって，本件訂正により乙５－実１発明等に基づく新規性欠如の無効理由は解消した。被告らは，後記被告らの主張のとおり，乙５文献には，実施例２ないし７に基づく乙５－実２～７発明，乙５－実２～７’発明が記載されていて，乙５－実２～７’発明は本件訂正発明の構成要件を全て備え，本件訂正により新規性欠如の無効理由は解消していない旨主張する。しかしながら，乙５文献の実施例２ないし７の実験結果からＨｃ，ＳＱ及びＳＦＤについて被告らが主張するような連続した範囲の数値の発明を認定することはできない。また，乙５文献は特許請求の範囲や明細書の記載に不自然な点や矛盾点があり，実施例２ないし７の実験結果は架空の数値であると疑われることから，乙５文献から乙５－実２～７発明を認定することはできない。
また，乙５文献には非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下とすることは記載されていないし，これらが技術常識を参酌して記載されているに等しい事項であるともいえないから，非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下とする乙５－実２～７’発明を認定することはできない。被告らは，後記被告らの主張のとおり，乙５文献には，実施例５に基づく乙５－実５ａ’発明が開示されており，乙５－実５ａ’発明は本件訂正発明の構成要件を全て備え，本件訂正により新規性欠如の無効理由は解消していない旨主張する。
しかしながら，前記のとおり，乙５文献には，非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下とすることは記載されておらず，これらが技術常識を参酌して記載されているに等しい事項であるともいえないから，非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下とする乙５－実５ａ’発明を認定することはできない。
（被告らの主張）
乙５文献の実施例２～７には，以下の発明（以下「乙５－実２～７発明」という。）が開示されている。
ａ非磁性支持体の一方の面上に，
ｂ非磁性粉末であるα－酸化鉄及び結合剤を含む下層非磁性層を介し
て，
ｃ強磁性粉末を結合剤中に分散してなる磁性層が設けられ，ｄ前記非磁性支持体の前記磁性層側と反対側に，厚みが通常０．１～２μｍ（実施例ではカレンダ処理前において，０．５μｍ）のバックコー
ト層が設けられ，
ｅ保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，ＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，ｆ１上記磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕と
が，下記式（２）の関係を有し，
ｆ２上記保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕が２５８０～２９４０Ｏｅ（２０３．８～２３２．３ｋＡ／ｍ）であり，
ｇ１総厚さが通常４．５～８．５μｍである
ｇ２磁気記録媒体。
ｇ３ただし，非磁性層の厚みは１．５μｍである。ｈＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）≒２３６．４～２７４．１・・・
（１）
ｉＨｃ／Ｒｓ≒２．４３～２．９０・・・（２）
そして，乙５文献には，非磁性層（下層）の厚みが，通常０．２～４．０μｍであり，好ましくは０．３～２．０μｍであること，さらに好ましくは０．５～１．５μｍ（０．８～２．０μｍ）であることが記載されている（乙５文献の段落【０００５】【０００６】【００４３】【００５３】【００５４】【００５９】）。そうすると，乙５文献には，乙５－実２～７発明の構成ｇ３について，非磁性層の厚みが０．２～４．０μｍ，０．３～２．０μｍ，０．５～１．５μｍ又は０．８～２．０μｍである発明（以下「乙５－実２～７’発明」という。）が開示されているといえる。そして，この非磁性層の厚みは，「０．２μｍ以上１．１μｍ未満」，「２．０μｍ超４．０μｍ以下」において本件構成要件Ｇ３と重なるから，乙５－実２～７’発明は，本件訂正発明の構成要件を全て備える。したがって，本件訂正発明は乙５－実２～７’発明に基づき新規性を欠く。
乙５の実施例５には，前記アの被告らの主張のとおり，乙５－実５発明が開示されており，また，実施例５のＨｃは２１０〔ｋＡ／ｍ〕であるから，乙５の実施例５には，以下の発明（以下「乙５－実５ａ発明」という。）が開示されている。
ａ非磁性支持体の一方の面上に
ｂ非磁性粉体であるα－酸化鉄及び結合剤を含む下層非磁性層を有し，ｃ当該下層非磁性層上に強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層（上層）を
有し，


ｄ前記非磁性支持体の磁性層側と反対側の面上にバックコート層を有
し，
ｅ保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，ＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，ｆ１上記磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕とが，
下記式（２）の関係を有し，
ｆ２上記保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕が２１０であり，
ｇ１全厚が８．７５μｍである
ｇ２磁気記録媒体。
ｇ３非磁性層の厚みが１．５μｍである
ｈＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）＝２４６．８・・・（１）
ｉＨｃ／Ｒｓ＝２．５９・・・（２）
そして，前記のとおり，乙５文献には，非磁性層の厚みについて，０．２～４．０μｍ，０．３～２．０μｍ，０．５～１．５μｍまたは０．８～２．０μｍの数値が記載されているから，乙５文献には，乙５－実５ａ発明の構成ｇ３について，非磁性層の厚みが０．２～４．０μｍ，０．３～２．０μｍ，０．５～１．５μｍ又は０．８～２．０μｍである発明（以下「乙５－実５ａ’発明」という。）が開示されている。そして，この非磁性層の厚みは本件構成要件Ｇ３と重なるから，乙５－実５ａ’発明は，本件訂正発明の構成要件を全て備える。したがって，本件訂正発明は乙５－実５ａ’発明に基づき新規性を欠く。以上のとおり，本件訂正によっても，乙５文献に記載の発明に基づく新規性欠如の無効理由は解消していない。
ウ（本件訂正による無効理由の解消の有無－サポート要件違反）について
（原告の主張）
前記エの原告の主張のとおり，本件発明はサポート要件に違反しておらず，本件発明よりも特許請求の範囲を限定するものである本件訂正発明にもサポート要件違反はない。
（被告らの主張）
前記エの被告らの主張のとおり，本件発明はサポート要件違反の無効理由があり，本件訂正についても，サポート要件違反の無効理由は解消されていない。
エ争点   －ウ（被告製品１，２，５及び６の本件訂正発明の技術的範囲への属否）について
（原告の主張）
前記の原告の主張のとおり，被告製品１，２，５及び６は本件発明の構成要件を全て充足し，また，本件訂正発明の構成要件も全て充足するから，被告製品１，２，５及び６は本件訂正発明の技術的範囲に属する。
（被告らの主張）
前記の被告らの主張とおり，被告製品は本件発明の構成要件Ｃ，Ｇ２及びＨを充足しないから，被告製品１，２，５及び６は本件訂正発明の技術的範囲に属しない。
争点（本件訂正発明と特許法１２３条１項所定の事由の有無）ア争点   －ア（乙５文献に記載の発明に基づく進歩性欠如）について
（被告らの主張）
前記の被告らの主張のとおり，乙５文献に開示されている乙５－実２～７発明は，本件訂正発明の構成要件Ｇ３を除く，本件訂正発明の構成要件を全て備える点で，本件訂正発明と一致し，本件訂正発明は「上記非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除く」（構成要件Ｇ３）のに対し，乙５－実２～７発明では，非磁性層の厚みが１．５μｍである点で相違する。
上記相違点について，前記イの被告らの主張のとおり，乙５文献には，非磁性層の厚みについて，０．２～４．０μｍ，０．３～２．０μｍ，０．５～１．５μｍ又は０．８～２．０μｍの値が開示されており，当業者であれば，乙５－実２～７発明の下層非磁性層の厚さ１．５μｍを上記範囲内において本件訂正発明で除かれていない厚みに変更することは，乙５文献の記載自体から容易に想到し得る。
したがって，乙５－実２～７発明に基づき，当業者は本件訂正発明を容易に想到し得るから，本件訂正発明は乙５－実２～７発明に基づき進歩性を欠く。
前記
実５ａ発明は，本件訂正発明の構成要件Ｇ３を除く，本件訂正発明の構成要件を全て備える点で，本件訂正発明と一致し，本件訂正発明は「ただし，上記非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除く」（構成要件Ｇ３）のに対し，乙５－実５ａ発明では，非磁性層の厚みが１．５μｍである点で相違する。
上記相違点について，前記イ乙５文献には，
非磁性層の厚みについて，０．２～４．０μｍ，０．３～２．０μｍ，０．５～１．５μｍ又は０．８～２．０μｍの値が開示されており，当業者であれば，乙５－実５ａ発明の下層非磁性層の厚さ１．５μｍを，上記範囲内において本件訂正発明で除かれていない厚みに変更することは，乙５文献の記載自体から容易に想到し得る。
したがって，乙５文献に記載された乙５－実５ａ発明に基づき，当業者は本件訂正発明を容易に想到し得るから，本件訂正発明は乙５－実５ａ発明に基づき進歩性を欠く。
原告は，乙５文献に記載された換算法は，同文献記載の換算法に基づいて算出されているところ，当該換算法は技術常識とは異なる不正確な換算方法であり，当業者が採用する方法ではないなどと主張するが，乙５文献に記載された換算法は技術常識と異なるものではない。また，仮に原告の主張するとおり，乙５に記載された換算方法を発明の認定に用いずに，原告の主張する換算式を用いるとすると，乙５文献の実施例５から以下の発明（以下「乙５－実５ｂ発明」という。）を認定することができる。
ａ非磁性支持体の一方の面上に
ｂ非磁性粉体であるα－酸化鉄及び結合剤を含む下層非磁性層を有
し，
ｃ当該下層非磁性層上に強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層（上層）
を有し，
ｄ前記非磁性支持体の磁性層側と反対側の面上にバックコート層を有
し，


ｅ保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，ＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，ｆ１上記磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕と
が，下記式（２）の関係を有し，
ｆ２上記保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕が２１０であり，
ｇ１全厚が８．７５μｍである
ｇ２磁気記録媒体。
ｇ３非磁性層の厚みが１．５μｍである
ｈＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）＝２４９．１・・・（１）
ｉＨｃ／Ｒｓ＝２．６２・・・（２）
本件訂正発明と乙５－実５ｂ発明とを対比すると，①構成要件Ｇ３が異なるほか，②本件訂正発明は「２．５≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６」であるのに対し，乙５－実５ｂ発明のＨｃは２１２ｋＡ／ｍであり，Ｈｃ／Ｒｓは２．６２である点で相違する。
相違点乙５文献の記載自体から容易に想到し得
る。
相違点②について，乙５文献に記載された発明の目的は良好なエラーレートと耐久性を有する磁気記録媒体の提供であり，これらの記載に接した当業者は，磁気記録媒体をＨｃ１９７．５～２７６．５ｋＡ／ｍの範囲内にＲｓを０．７５～０．８０の範囲内に調整すれば当該目的をよりよく達成できると理解する（乙５文献の【０００４】～【０００６】）。そうすると，当業者は，乙５文献に記載された実施例５の磁気記録媒体のＨｃ及びＲｓの値を前記範囲内で適宜調整しようとする。
したがって，乙５－実５ｂ発明のＨｃを乙５文献に記載された発明の目的を達成できる範囲内（例えば，Ｈｃ２１０ｋＡ／ｍ）に変更することは当業者が適宜調整する事項の範囲内であり，設計事項といえる。そして，このようにＨｃを２１０ｋＡ／ｍに変更した磁気記録媒体におけるＨｃ／Ｒｓの値は２．５９であり，式（２）の条件を満たす。したがって，乙５文献記載の換算式ではなく，原告が主張する換算式を用いたとしても，本件訂正発明は，当該換算式に基づいて認定される乙５－実５ｂ発明に基づき進歩性を欠く。
乙５文献の実施例９には，以下の発明（以下「乙５－実９発明」という。）が記載されている。
ａ非磁性支持体の一方の面上に
ｂ非磁性粉体であるα－酸化鉄及び結合剤を含む下層非磁性層を有し，ｃ当該下層非磁性層上に強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層（上層）を
有し，
ｄ前記非磁性支持体の磁性層側と反対側の面上にバックコート層を有
し，
ｅ保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，ＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，ｆ１上記磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕と
が，下記式（２）の関係を有し，
ｆ２上記保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕が２１９であり，
ｇ１全厚が８．７５μｍである
ｇ２磁気記録媒体。
ｇ３上記非磁性層の厚みが１．５μｍである
ｈＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）＝２５９．３・・・（１）
ｉＨｃ／Ｒｓ＝２．８４・・・（２）
本件訂正発明と乙５－実９発明とは，①本件訂正発明は「上記非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除く」（構成要件Ｇ３）ものであるのに対し，乙５－実９発明は非磁性層の厚みが１．５μｍである点，②本件訂正発明は「２．５≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６・・・（２）」であるのに対し，乙５－実９発明のＨｃ／Ｒｓは２．８４である点で相違し，他の構成要件は一致する。
相違点①について，前記の被告らの主張のとおり，乙５文献の記載から，当業者であれば，乙５－実９発明の下層非磁性層の厚さ１．５μｍを本件訂正発明で除かれていない厚みに変更することは乙５文献の記載自体から容易に想到し得る。
また，相違点②について，式（２）で求められる特性に基づいて磁気記録媒体の磁気特性を調整することは当業者の技術常識であること，また，乙５文献の記載（【請求項１】及び段落【０００４】【０００６】）から，当業者が，乙５－実９発明の磁気記録媒体の磁気特性を，本件訂正発明の目的を達成するために肝要とされるＲｓ０．７～０．８５の範囲に調整することは当業者が容易に想到し得るといえ，この調整によって製造される磁気記録媒体のＨｃ／Ｒｓの数値は式（２）の条件を満たすから，当業者は乙５－実９発明のＨｃ／Ｒｓを式（２）の範囲（２．５≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６）に変更することは容易に相当し得る。
したがって，本件訂正発明は，乙５－９発明に基づき進歩性を欠く。
（原告の主張）
前記の原告の主張のとおり，乙５文献に乙５－実２～７発明が開示されているとはいえない。
仮に，乙５文献に乙５－実２～７発明が開示されているとしても，乙５－実２～７発明と本件訂正発明は以下の点で相違する。①本件訂正発明は非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除いているのに対し，乙５－実２～７発明の非磁性層の厚みはカレンダ処理前で１．５μｍであるので，カレンダ処理での厚さの減少を考慮
しても，非磁性層の厚みが相違する点


②本件訂正発明においては，Ｈｃを２１０～２２１ｋＡ／ｍとするのに対し，乙５－実２～７発明のＨｃは２０５．３～２３４ｋＡ／ｍである
点（選択的関係になっていること）
③本件訂正発明においては「２．５≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６」であるのに対し，乙５－実２～７発明のＨｃ／Ｒｓは２．４３～２．９０程度とな
る点（選択的関係になっていること）
そして，当事者間で争いがない相違点①について，乙５文献には，非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下の数値範囲とすることは記載されておらず，乙５文献に基づき相違点①を解消することはできない。
被告らは，乙５文献の実施例５には乙５－実５ａ発明が開示されており，本件訂正発明とは構成要件Ｇ３の点で相違すると主張する。前記の原告の主張のとおり，乙５文献には，非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下の数値範囲とすることは記載されておらず，乙５文献の記載に基づき上記相違点を解消することはできない。
また，乙５文献の実施例５のＨｃ／Ｒｓの２．５９（構成ｉ）は，乙５文献記載の換算法に基づいて算出されているところ，当該換算方法は技術常識とは異なる不正確な換算方法であり，当業者は乙５文献の記載に限られた特殊な換算法であると認識する。そして，当業者は，本件訂正発明と乙５文献の記載とを対比する際には，本件訂正発明を特定し，これと乙５文献に記載された発明を対比する必要があるので，技術常識に従った換算方法を使用する。
したがって，乙５文献から乙５－実５ａ発明を正確に認定することはできず，乙５－実５ａ発明と本件訂正発明を対比すると，被告らが主張する相違点（構成要件Ｇ３）のほかに，構成要件Ｉ’についても相違し，乙５文献の実施例５に記載された発明から本件訂正発明が容易に想到することはできない。
被告らは，乙５に記載された換算方法ではなくても，乙５文献の実施例５から乙５－実５ｂ発明を認定することができ，乙５－実５ｂ発明のＨｃを乙５文献に記載された発明の目的を達成できる数値範囲内（Ｈｃ１９７．５～２７６．５ｋＡ／ｍ）の２１０ｋＡ／ｍに変更することは当業者が適宜調整する事項の範囲内であると主張する。
しかしながら，磁気記録媒体の設計においては，Ｈｃのみを制御できず，Ｈｃを変化させるとＲｓ及びＳＦＤも同時に変化する。さらには，Ｈｃの変化の際，Ｒｓ及びＳＦＤは，このＨｃの変化と相関することなく変化するから，式（１）及び式（２）を満たす磁気記録媒体を設計するため，Ｈｃ，Ｒｓ及びＳＦＤの数値を制御する必要があるが，乙５文献には式（１）及び式（２）の記載も示唆もなく，式（１）及び式（２）を満たすためにＨｃ，Ｒｓ及びＳＦＤの数値を制御する動機付けは存在しない。被告らは，乙５文献の実施例９には乙５－実９発明が開示されており，本件訂正発明とは①構成要件Ｇ３及び②構成要件Ｉ’の点で相違すると主張する。
相違点①について，前記の原告の主張のとおり，乙５文献には，非磁性層の厚みを０．２μｍ以上１．１μｍ未満又は２．０μｍ超４．０μｍ以下の数値範囲とすることは記載されておらず，相違点を解消することはできない。
相違点②について，被告らは，Ｒｓを０．７～０．８５の範囲に調整することは当業者が容易に想到し得えると主張するが，磁気記録媒体の設計においてＲｓの数値のみを意図して変化させることはできない。イ争点   －イ（乙６文献に記載の発明に基づく進歩性欠如）について
（被告らの主張）
乙６文献の実施例４及び実施例５には，それぞれ，以下の発明（以下，実施例４記載の発明を「乙６－実４発明」，実施例５記載の発明を「乙６－実５発明」という。）が開示されている。
ａポリエチレンナフタレート支持体の一方の面上に，ｂ非磁性無機粉末と結合剤樹脂を含む非磁性層(下層)を有し，ｃ当該非磁性層(下層)上に強磁性金属粉末と結合剤樹脂を含む磁性層
（上層）を有し，
ｄ前記ポリエチレンナフタレート支持体の磁性層側と反対側の面上に
バック層を有し，
ｅ保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，ＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，ｆ１上記磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕とが，
下記式（２）の関係を有し，
ｆ２上記保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕が以下の数値であり，
ｇ１全厚が６．５４μｍである
ｇ２磁気記録媒体。
ｇ３上記非磁性層の厚みが１．２μｍである
ｈＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）＝以下の数値・・・（１）
ｉＨｃ／Ｒｓ＝以下の数値・・・（２）
乙６－実４発明乙６－実５発明
Hc187    18
Hc×(1+0.5×SFD)205.8    205.9
Hc/Rs2.15    2.13
本件訂正発明と乙６－実４発明及び乙６－実５発明は以下の点で相違し，他の構成要件は一致する。
①本件訂正発明は「上記非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除く」（構成要件Ｇ３）ものであるのに対し，乙６－実４発明及び乙６－実５発明は非磁性層の厚みが１．２μｍである点②本件訂正発明はＨｃが２１０～２２１（構成要件Ｆ２）であるのに対し，乙６－実４発明のＨｃは１８７，乙６－実５発明のＨｃは１８５ｋ
Ａ／ｍである点


③本件訂正発明は「２３０≦Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）・・・（１）」（構成要件Ｈ）であるのに対し，乙６－実４発明は２０５．８，乙６－
実５発明は２０５．９である点
④本件訂正発明は「２．５≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６・・・（２）」（構成要件Ｉ’）であるのに対し，乙６－実４発明のＨｃ／Ｒｓは２．１５，乙６－
実５発明のＨｃ／Ｒｓは２．１３である点
相違点①について，非磁性支持体の上に非磁性層および磁性層が形成された磁気記録媒体において，非磁性層の厚みを０．５～１０μｍ，１～４μｍ，０．５～３μｍ等に調整することは本件特許出願時において技術常識ないし周知技術といえる。したがって，乙６－実４発明及び乙６－実６発明において，非磁性層の厚みを１．２μｍから調整し，上記範囲内において，本件訂正発明で除かれていない厚みに変更することは容易に想到し得る。
相違点②ないし④について，磁気記録媒体のＨｃを，発明の課題を解決するための手段として記載された数値の２１９ｋＡ／ｍに調整することは当業者が容易に想到することであり，このような調整によって製造される磁気記録媒体のＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）及びＨｃ／Ｒｓの値はいずれも本件訂正発明に規定する範囲である。
したがって，乙６文献に記載された発明に基づき，当業者は本件訂正発明を容易に想到し得るから，本件訂正発明は進歩性を欠く。
（原告の主張）
本件訂正発明と乙６－実４発明及び乙６－実５発明の相違点②～④について，被告らは，磁気記録媒体のＨｃを，発明の課題を解決するための手段として記載された数値である２１９ｋＡ／ｍに調整することは当業者が容易に想到することができると主張するが，式（１）及び式（２）を満たすようにＨｃの数値を選択すること自体が後知恵を持ち込むものであること，磁気記録媒体の設計においては，Ｈｃのみを意図的に変化させることはできず，ＳＦＤ（＝ΔＨ／Ｈｃ）やＲｓも同時かつ複雑に変化することから，いすれも当業者にとって容易に想到できるとはいえない。
ウ争点   －ウ（乙７文献に記載の発明に基づく進歩性欠如）について
（被告らの主張）
乙７文献の実施例１－１及び１－２には，それぞれ，以下の発明（以下，実施例１－１記載の発明を「乙７－実１発明」，実施例１－２記載の発明を「乙７－実２発明」という。）が開示されている。
ａ非磁性支持体の一方の面上に
ｂ無機質非磁性無機粉末と結合剤樹脂を含む非磁性層を有し，ｃ当該非磁性層上に強磁性金属粉末と結合剤樹脂を含む磁性層を有
し，
ｅ保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，ＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，ｆ１上記磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕とが，
下記式（２）の関係を有し，
ｆ２上記保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕が以下の数値であり，
ｇ１全厚が８．９５μｍである
ｇ２磁気記録媒体。
ｇ３上記非磁性層の厚みが１．８μｍである
ｈＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）＝以下の数値・・・（１）
ｉＨｃ／Ｒｓ＝以下の数値・・・（２）
乙７－実１発明乙７－実２発明
Hc164    181
Hc×(1+0.5×SFD)200.9    220.
Hc/Rs1.98    2.
本件訂正発明と乙７－実１発明及び乙７－実２発明とを対比すると，以下の相違点があり，他の構成要件は一致する。
①本件訂正発明は「上記非磁性層の厚みが１．１～２μｍである磁気記録媒体を除く」（構成要件Ｇ３）ものであるのに対し，乙７－実１発明及び乙７－実２発明は非磁性層の厚みが１．８μｍである点②本件訂正発明はＨｃが２１０～２２１（構成要件Ｆ２）であるのに対し，乙７－実１発明はＨｃが１６４，乙７－実２発明はＨｃが１８１ｋ
Ａ／ｍである点
③本件訂正発明は「２３０≦Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）・・・（１）」（構成要件Ｈ）であるのに対し，乙７－実１発明のＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）は２００．９，乙７－実２発明のＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）は２２０．５である点
④本件訂正発明は「２．５≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６・・・（２）」（構成要件Ｉ’）であるのに対し，乙７－実１発明のＨｃ／Ｒｓは１．９８，乙７－
実２発明のＨｃ／Ｒｓは１２．１５である点
⑤本件訂正発明はバック層が形成されており，バック層を含めた全厚が１２μｍであるのに対し（構成要件Ｄ，Ｇ１），乙７－実１発明及び乙７－実２発明ではバック層が形成されていない全厚が８．９５μｍである点相違点①について，乙７文献には，非磁性層の好ましい厚さが１～４μｍであることが開示されているから（段落【００６２】），乙７－実１発明及び乙７－実２発明における非磁性層の厚さ１．８μｍを上記範囲内において本件訂正発明で除かれていない厚みに変更することは容易に想到し得る。


相違点②ないし④について，磁気記録媒体の磁気特性を調整することは当業者の技術常識であること，また，乙７文献には，Ｈｃが２０００～３０００Ｏｅ，好ましくは２１００～２８００Ｏｅとの記載（段落【００１５】【００３１】）との記載があるから，当業者であれば，乙７文献記載の磁気記録媒体を好ましいＨｃの範囲内に調整することは容易である。したがって，乙７－実１発明及び乙７－実２発明を，乙７文献の上記記載に基づきＨｃを好ましい範囲に調整することは当業者が容易に想到し得るといえ，この調整によって製造される磁気記録媒体のＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）及びＨｃ／Ｒｓの数値は本件訂正発明の構成要件Ｈ及びＩ’の範囲内である。このように，当業者は，相違点②に係る本件訂正発明の構成を容易に想到でき，また，これによって相違点③及び④に係る本件訂正発明の構成を容易に想到できる。
相違点⑤について，乙７文献には，非磁性支持体の磁性層側と反対側にバックコート層を設けてもよいこと，バックコート層の厚みは「０．１～２μｍ，好ましくは０．３～１．０μｍ」である旨記載されているから（段落【００６２】），乙７文献の上記記載に基づいて，乙７－実１発明及び乙７－実２発明の磁気記録媒体に，０．１～２μｍ，好ましくは０．３～１．０μｍのバック層を設けることは容易に想到でき，この場合の磁気記録媒体の全厚は１２μｍ以下である。
したがって，乙７文献に記載された乙７－実１発明及び乙７－実２発明に基づき，当業者は本件訂正発明を容易に想到し得るから，本件訂正発明は進歩性を欠く。
（原告の主張）
本件訂正発明と乙７－実１発明及び乙７－実２発明は，相違点①ないし⑤のほか，乙７の実施例１－１に記載された発明にはバック層が設けられていない点においても相違する（相違点⑥）。
相違点②ないし④について，被告らは，磁気記録媒体のＨｃを，発明の課題を解決するための手段として記載された上記Ｈｃの２７００Ｏｅ（２１５ｋＡ／ｍ）に調整することは当業者が容易に想到することができると主張するが，式（１）及び式（２）を満たすように抗磁力Ｈｃの値を２１００～２８００Ｏｅの間から選択すること自体が後知恵を持ち込むものであること，磁気記録媒体の設計においては，Ｈｃのみを意図的に変化させることはできず，ＳＦＤ（＝ΔＨ／Ｈｃ）やＲｓも同時かつ複雑に変化することから，いすれも当業者にとって容易に想到できるとはいえない。相違点⑤について，乙７文献の実施例の磁気記録媒体にはバックコート層を設ける必要はなく，あえて設ける必要がないバックコート層を実施例に記載された磁気記録媒体に設けること及び全厚としてもバック層を含むように構成することは，当業者にとって容易に想到できるとはいえない。争点（被告ＦＦＭＭの不法行為責任（共同不法行為の成否））について
（原告の主張）
被告ＦＦＭＭは，被告富士フイルムの子会社であり，同社の指揮監督の下，その手足として，被告製品を製造し，製造した被告製品の全量を被告富士フイルムに販売し，被告富士フイルムは被告ＦＦＭＭから購入した同製品について販売，輸出及び販売の申出をしていることからすると，被告ＦＦＭＭ及び富士フイルムは，被告製品の製造及び販売を業として実施するとの目的の下，一体的に活動しており，被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為に関し，互いに相手方がどのような行為を分担するかについて共通の認識を有した上でこれを行っていたものであるから，被告ＦＦＭＭが富士フイルムのために被告製品を製造し，富士フイルムに販売する行為及び富士フイルムが被告製品を被告ＦＦＭＭに自己の手足として製造させ，自ら販売する行為のそれぞれにつき，被告ＦＦＭＭ及び富士フイルムによる共同不法行為が成立する（民法７１９条1項）。
（被告ＦＦＭＭの主張）
被告ＦＦＭＭは，被告富士フイルムによる被告製品１～６の第三者への販売等に関与していない。また，被告ＦＦＭＭは，被告製品１，被告製品２，被告製品５及び被告製品６のテープの製造工程のみ行っており，カートリッジの製造工程には関与していない。さらに，被告ＦＦＭＭは，被告富士フイルムから委託を受けて，被告製品３及び被告製品４の製造を行っているにすぎない。したがって，被告製品の製造，販売等の行為について，被告ＦＦＭＭ及び富士フイルムによる共同不法行為が成立するとはいえない。
争点（原告の損害額）について
（原告の主張）
ア被告富士フイルムは，本件特許権の設定登録後から本件訴訟提起時までに，被告製品を日本国内において製造し，日本を含む全世界に出荷して販売し，少なくとも４０２億３８８０万円の利益を得たから，同額が原告の損害額であると推定される（特許法１０２条２項）。
イ被告ＦＦＭＭは，本件特許権の設定登録後から本件訴訟提起時までに，被告製品を日本国内において製造し，被告富士フイルムに対して同製品を販売し，少なくとも３３１億９５７７万５０００円の利益を得たから，同額が原告の損害額であると推定される（特許法１０２条２項）。ウ本件訴訟と因果関係のある弁護士費用相当額（被告ＦＦＭＭについての損害）は２０００万円を下らない。
エよって，原告は，被告らに対し，民法７０９条及び特許法１０２条２項に基づく損害賠償金１億円（内金請求）及びこれに対する不法行為後の日である被告富士フイルムについては平成２８年８月１３日，被告ＦＦＭＭについては平成２９年９月２日（各被告に対する訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，それぞれ求める。
（被告らの主張）
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１本件発明の技術的意義
本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明欄には，次の記載がある。
ア技術分野


「本発明は，特に大容量データの記録用として好適な高密度型の磁気記録媒体に関するものである。」（段落【０００１】）
イ背景技術
「磁気記録技術は，記録媒体が繰り返して使用可能であること，他の記録媒体に比較してランニングコストが安価であること等の利点を有しているので，ビデオ，オーディオ，コンピューター用途などを初めとして様々な分野で幅広く利用されている。」
「近年においては，特に機器の小型化，記録再生信号の高品位化，及び記録容量の増大等の要求に対応するために，磁気記録媒体を薄層化し，記録密度を向上させる様々な検討がなされている。」
「記録密度の向上に関しては，例えばビデオ信号の圧縮技術の進歩により，記録データの圧縮が一般的に行われるようになっているが，これと共に，データの圧縮率を比較的低く抑え高い信号品質を維持した，いわゆる高品位のビデオ信号への要求が強まっている。」
「記録密度を向上させる方法としては，単位ｂｉｔ当たりの記録データ信号の長さを短くする短波長化と，書き込み幅を狭くする狭トラック化とが挙げられる。
例えば，ソニー社製１／２ｉｎｃｈデジタルビデオのＨＤＣＡＭフォーマットにおいては，トラック幅が約２０μｍ，単位２ｂｉｔ当たりの記録データ信号の長さが約０.５μｍである。またデータ転送レートはビデオネットで１４０Ｍｂｐｓであるとされている。」
「上述したことを鑑みて，例えば，ビデオネットで３００Ｍｂｐｓ，あるいはそれ以上の転送レートを実現するためには，磁気記録媒体について大幅な高密度化を図ることは必須の課題であると言える。そのためには記録データ信号の大幅な短波長化，狭トラック化を図ることが必要であるが，一方において短波長化や狭トラック化は，記録データ信号の再生出力，及びＳ/Ｎの低下を招来するという問題を有している。」
「従来においては，転送レートの向上を図り，同時に良好な電磁変換特性を実現する高密度型の磁気記録媒体として，磁性層の膜厚と磁性層の磁束を規定したものが提案されている（例えば，特許文献１参照。）。しかしながら，この従来提案されている技術によっては，未だ実用的な磁気記録再生システムにおいて高い適応性を有しているとは言えない。すなわち，磁気記録媒体に関して実用的な面から考えれば，記録電流と再生出力とのバランス，すなわち記録電流値の裕度，及び充分な再生出力を得るための最適記録電流を考慮しながら磁気記録媒体の特性を規定することは必須であると言えるが，下記特許文献１に開示されている技術によっては，未だ上記のような実用上の特性に関しての検討がなされていない。」（段落【０００２】～【０００７】）
ウ発明が解決しようとする課題
「そこで本発明においては，上述したような従来技術の問題点に鑑み，磁気記録媒体に関して実用的な面から検討し，電磁変換特性が良好で，かつ安定したエラーレート特性を実現可能な，大容量型の磁気記録媒体を提供することとした。」（段落【０００９】）
エ課題を解決するための手段
「本発明においては，非磁性支持体の一主面上に，無機粉末と結合剤とを含有する下層非磁性層と，強磁性粉末と結合剤とを含有する磁性層とが形成されてなり，他の一主面上にバック層が形成された構成を有し，保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕とＳＦＤ（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が，下記式（１）の関係を有し，磁性層の保磁力Ｈｃ〔ｋＡ／ｍ〕と，角形比Ｒｓ〔％〕とが，下記式（２）の関係を有し，全厚１２μｍ以下である磁気記録媒体を提供する。
２３０≦Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）・・・（１）
２．２≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６・・・（２）」
「本発明によれば，実用上充分な再生出力を得るための記録電流特性の向上が図られ，記録電流値を大きくすることなく，充分な再生出力が得られるようになる。」（段落【００１０】【００１１】）
オ発明の効果
「非磁性支持体上に非磁性層と磁性層とが積層形成されてなる，全厚１２μｍ以下の磁気記録媒体において，磁性層の保磁力ＨｃとＳＦＤが，上記式（１）の関係を満たすようにしたことにより，記録電流ｖｓ再生出力特性カーブ，いわゆる記録電流カーブにおいて，良好なオーバーカレント特性が得られた。」
「また，磁性層２の保磁力Ｈｃと角形比Ｒｓにおいて，上記式（２）の関係を満たすようにしたことにより，記録電流値を大きくすることなく，充分な再生出力を得ることができ，実用上消費電力を低減化できた極めて有用な磁気記録媒体が得られた。」
「また，磁性層２の膜厚を０．１５～０．２５μｍとすることにより，安定したエラーレートのマージンが確保され，磁気記録装置のおける媒体走行時のサーボが安定して行うことができた。」（段落【００１２】～【００１４】）
本件発明の技術的意義
前記の記載によれば，本件発明は，記録電流値の裕度（記録電流設定マージン）及び充分な再生出力を得るための最適記録電流を考慮しながら磁気記録媒体の特性を規定する（電磁変換特性が良好な磁気記録媒体を提供すること）という課題を解決するため，本件発明の構成，特に式（１）の関係を満たすようにしたことによって，良好なオーバーカレント特性が得られ，記録電流値の裕度を確保し，また，式（２）の関係を満たすようにしたことによって，記録電流値を大きくすることなく，充分な再生出力を得ることができ，実用上消費電力を低減化できるという効果を奏するものである点に技術的意義があると認められる。
２本件発明のサポート   ）について
事案に鑑み，まず，本件発明につい
て検討する。
特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでなければならないとしており，いわゆるサポート要件を規定している。
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
本件発明の技術的意義は１）の関係を満たす


ことで，良好なオーバーカレント特性が得られ，記録電流値の裕度を確保することができるというものである。被告は，当業者は式（１）の関係を満たすことで上記課題を解決できると認識できないと主張するので，以下，当業者が，式（１）の関係を満たすことで上記課題を解決できることを認識できるかについて検討する。
ア式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く知られている式であることを認めるに足りる証拠はない。また，本件明細書において，式（１）の意義に関する記載はない。
イ原告は，式（１）は，磁気記録媒体のヒステリシス曲線に関連付けられて設計されたものであり，式自体に技術的意義があり，当業者は，技術常識を参酌して，磁気記録媒体のヒステリシス曲線に基づき，式（１）によって課題を解決できると容易に認識することができると主張する。そして，その内容として，式（１）は，Ｈｃ＋０．５ΔＨの数値を２３０以上とし（ＳＦＤは，ΔＨ／Ｈｃであるから，式（１）は，Ｈｃ＋０．５ΔＨと変形される。），Ｈｃと併せてΔＨを大きくすることで，実用上の消費電力の増加を抑制しつつ一旦記録がされれば記録が消えにくい磁気記録媒体を得られるようにするものであること，ΔＨは，磁性層中に存在する磁性体粒子一つ一つの保持力のばらつきの指標であるところ，ΔＨが大きくなってヒステリシス曲線のＨｃの近傍の傾きを小さくすると，磁性体粒子自体のＨｃのばらつきが大きくなり，記録が一旦されれば当該記録が消えにくくなることを主張する。本件発明は，式（１）の関係を満たすことによって，前記のとおり，オーバーカレント特性が良好となり，記録電流値の裕度が大きくなるというのであるから，原告の上記主張は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自体のＨｃのばらつき（ΔＨ）が大きくなることによって，そのばらつきが大きくない場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなるというものといえる。
しかし，本件明細書には，上記の内容を述べる記載がないだけでなく，当業者にとって，本件出願当時，Ｈｃが大きくなれば記録電流値の裕度が大きくなることが技術常識であったとしても（乙９），オーバーカレント状態において，磁性粒子一つ一つのＨｃのばらつき（ΔＨ）が大きくなることによって，そのばらつきが大きくない場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることが，技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。
ア本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，実施例１ないし４及び比較例１及び２を作製し，それぞれ測定及び評価を行ったことが記載されており，各具体例の数値は以下のとおりである。なお，実施例１は，式（１）の関係を満たさず，本件明細書においても「比較例（参考例）に相当する例であって，実施例２～４及び比較例１～２との比較対象となるリファレンスである。」（段落【００５４】）とされているとおり，比較例である（段落【００５４】～【００６５】，【００７０】～【００８２】）。
HcRs    Hc/
RsSFD    磁性層膜
厚（µm）Hc×(1+0.5
×SFD)出力
(dB)最適記録
電流(%)記録電
流特性
実施例１190    802.4    0.330.2    221.20    1001実施例２200    802.5    0.300.2    230.10.6    1071.0実施例３210    802.6    0.3570.2    247.51    1161.2実施例４210    852.5    0.3410.2    245.82    1041.2比較例１210    752.8    0.3500.2    246.80.8    1241.2比較例２190    852.2    0.2290.2    211.80.6    880.7イ本件明細書には，「最適記録電流」について，「最適記録電流は，リファレンス（実施例１）に対してのズレが±１５％以内であれば，実用上良好であると評価した。」（段落【００７５】），「これによると，最適記録電流のリファレンス（実施例１）に対するズレが±１５％以内であるものは，２．２≦Ｈｃ／Ｒｓ≦２．６の範囲であることが分かる。Ｈｃ／Ｒｓの値が２．６を超える比較例１のサンプルにおいては，最適記録電流の値が１２４％と大きくなってしまい，リファレンスとのズレが大きく，充分な出力を得るための消費電力が大きくなってしまった。」（段落【００８０】）との記載がある。これらによれば，最適記録電流については，実施例１の±１５％以内が実用上良好と判断できる上限であるといえる。そうすると，最適記録電流が実施例１の＋１６％である実施例３は本件発明の実施例とはならないともいえる。そして，実施例３が実施例とならないとすると，実施例となるのは実施例２と実施例４であり，本件明細書上，式（１）によって，記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１（実施例２）～２４５．８（実施例４）の範囲となる。また，実施例３を本件発明の実施例としても，上記の範囲は，２３０．１（実施例２）～２４７．５（実施例３）となる。なお，本件明細書には，「記録電流特性」の評価について，「記録電流特性については，リファレンス（実施例１）に対してのズレが±２０％以内であれば，実用上良好であると評価した。」（段落【００７５】）との記載があり，実施例３，４について，記録電流特性がリファレンス（実施例１）の１に対して１．２となっていることを評価していて（段落【００７９】），記録電流特性における１．２を記録電流特性が実用上良好と判断できる上限であるとしている。
ウ以上によれば，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず，本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１～２４５．８（又は２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの範囲よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができることに関する記載はない。


これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上限値がないところ，実施例で示されているのは前記の範囲であって，その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた，式（１）の関係が満たされることとなる場合において，当業者が，前記の課題を解決できると認識できたとはいえないとするのが相当である。エ更に，本件発明においては，Ｈｃの上限値やＳＦＤの下限値は定められていないから，ΔＨ，ひいてはＳＦＤの値を大きくせず，Ｈｃの値を例えば２３０以上の数値にすると，ＳＦＤの値が実施例を大きく下回る場合も式（１）の関係を満たすこととなる。しかし，このように実施例を大きく下回るＳＦＤの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。原告は，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，ＳＦＤが実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも，式（１）によって課題を解決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することができない。
オしたがって，当業者は，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるともいえない。
以上によれば，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が，本件明細書の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえないから，本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。３本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について（争点   ）原告は，本件訂正によって，いわゆるサポート要件違反が解消したと主張するので，以下，この点について検討する。
訂正事項１－１は，保持力Ｈｃを２１０以上，２２１以下とするものである（構成要件Ｆ２）。
前記２アのとおり，式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく，本件明細書において，式（１）の意義に関する記載はない。また，同イのとおり，原告の主張は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自体のＨｃのばらつきが大きくなることによって，そのばらつきが大きくない場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをいうものといえるが，本件明細書にそのことを述べる記載がなく，また，本件出願当時，当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。
イ本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２   アのとおり，実施例１ないし４及び比較例１及び２の数値が記載されている。そして，Ｈｃが２１０以上という本件訂正事項１－１によって，実施例２は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって，実施例は，実施例３及び実施例４のみであり，また，前記２のとおり，「最適記録電流」の点から実施例３が実施例とならないとすると，実施例は，実施例４のみとなる。そうすると，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず，本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の数値（範囲）は，２４５．８（又は２４５．８～２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの数値（範囲）よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保することができることに関する記載はない。
これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上限値がないところ，実施例で示されているのは前記の数値（範囲）であり，その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた，式（１）の関係が満たされるといえる場合において，当業者が，前記の課題を解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。ウ更に，本件訂正発明においては，Ｈｃの上限値は定められたが，ＳＦＤの下限値は定められていない。そして，例えば，Ｈｃが上限値である２２１の場合，ＳＦＤが０．０８２であっても，式（１）を満たすこととなるが，実施例４のＳＦＤは０．３４１であり，実施例よりも大幅に小さいＳＦＤの値の場合に，当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は，上記のような場合でも，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，式（１）によって課題を解決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することができない。
以上によれば，当業者は，本件訂正後も，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるともいえない。
そうすると，本件特許には特許法１２３条１項４号の事由があり（前記２），本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから，本件訂正請求が訂正要件を満たすか（争点）など，その他の争点を検討するまでもなく，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することができない。
４結論
よって，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官       柴    田    義    明裁判官       佐    藤    雅    浩裁判官       大    下    良    仁
（別紙）
物件    目録
１被告製品１：以下のいずれかの型番の磁気テープカートリッジ
ＬＴＯＦＢ    ＵＬ－５１．５Ｔ    Ｊ


平成２９年１２月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（行ケ）第１００５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１１月１４日
判     決
原              告    住友ゴ   ム工業   株式会   社同訴訟代理人弁護士    小    松      陽一    郎
原              悠      介
三    嶋      隆      子
同訴訟代理人弁理士    住    友      慎太    郎
浦              重    剛
苗    村              潤
石    原      幸      信
被              告     株式会   社ブリ   ヂスト   ン同訴訟代理人弁理士     小    椋      正      幸
田      部    元    史
仁      内    宏    紀
主        文
１特許庁が無効２０１５－８００１４４号事件について平成２９年１月２４日にした審決中，特許第４８１８２７２号の請求項１，５ないし１０に係る部分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴被告は，平成１８年９月１３日，発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願（優先権主張：平成１７年９月１３日，日本国）をし，平成２３年９月９日，設定の登録（特許第４８１８２７２号）を受けた（請求項の数１０。甲２３。以下，この特許を「本件特許」という。）。
⑵原告は，平成２７年７月３日，本件特許について特許無効審判請求をし，無効２０１５－８００１４４号事件として係属した（甲２０１）。⑶被告は，平成２８年８月１２日，請求項２ないし４を削除することを含む，本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした（訂正後の請求項の数７。甲２０９。以下「本件訂正」という。）。⑷特許庁は，平成２９年１月２４日，本件訂正を認めるとともに，請求項１，５ないし１０に係る発明についての審判請求は成り立たない，請求項２ないし４に係る発明についての審判請求を却下する旨の別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年２月２日，原告に送達された。⑸原告は，平成２９年３月２日，本件審決中，本件特許の請求項１，５ないし１０に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項１，５ないし１０の記載は，次のとおりである（甲２０９）。なお，「／」は原文の改行部分を示す（以下同じ。）。以下，請求項１，５ないし１０に係る発明を「本件発明１」などといい，併せて「本件各発明」という。また，本件訂正後の明細書（甲２０９）を，本件特許の図面（甲２３）を含めて「本件明細書」という。
【請求項１】カーカス層と，タイヤサイド部に位置する前記カーカス層のタイヤ幅方向内側に設けられているサイドウォール補強層とを有するランフラットタイヤであって，／前記サイドウォール補強層は，タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムストックにより形成されており，／前記サイドウォール補強層が設けられている前記タイヤサイド部の外側表面の少なくとも一部に，溝底部を有する溝部と突部とでなる凹凸部が延在するように構成されており，／前記凹凸部は，タイヤ周方向に配置してなり，／前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θは，－４５°≦θ≦４５°の範囲であり，／前記凹凸部は，リムのベースラインからの断面高さの１０～９０％の範囲に設けられており，／前記突部の高さをｈ，前記突部のピッチをｐ，前記突部の幅をｗとしたときに，１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，且つ，４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足するよう前記突部と前記溝底部が形成されていることを特徴とするランフラットタイヤ。【請求項５】前記突部の高さ（ｈ）は，０.５ｍｍ≦ｈ≦７ｍｍであり，前記突部の幅（ｗ）は，０.３ｍｍ≦ｗ≦４ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載されたランフラットタイヤ。
【請求項６】前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θは，－２０°≦θ≦２０°の範囲にあることを特徴とする請求項１，請求項５のいずれか一項に記載されたランフラットタイヤ。
【請求項７】前記突部は，少なくとも径方向内側に頂部を有することを特徴とする請求項１，請求項５，請求項６のいずれか一項に記載された記載のランフラットタイヤ。
【請求項８】前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θは，タイヤ径方向位置により変化していることを特徴とする請求項１，請求項５乃至請求項７のいずれか一項に記載された記載のランフラットタイヤ。【請求項９】前記凹凸部は，前記延在方向に沿って不連続に分割されていることを特徴とする請求項１，請求項５乃至請求項８のいずれか一項に記載されたランフラットタイヤ。
【請求項１０】前記凹凸部は，タイヤ周方向に沿って不均一に配置されていることを特徴とする請求項１，請求項５乃至請求項９のいずれか一項に記載されたランフラットタイヤ。
３本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本件訂正を認めた上，①本件各発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり，特許法３６条６項１号に規定する要件（以下「サポート要件」という。）を満たす，②本件発明１は，ⅰ）下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）に，下記イの引用例２に記載された技術事項（以下「甲２技術」という。）を適用することで，当業者が容易に発明をすることができたものではない，ⅱ）引用発明に，下記ウの引用例３に記載された技術事項（以下「甲３技術」という。）を適用することで，当業者が容易に発明をすることができたものではない，ⅲ）引用発明に，下記エの引用例４に記載された技術事項（以下「甲４技術」という。）を適用することで，当業者が容易に発明をすることができたものではない，③本件発明５ないし１０は，本件発明１の発明特定事項を全て含み，さらに他の限定を付加したものであるから，本件発明１と同様に当業者が容易に発明をすることができたものではない，などというものである。


ア引用例１：国際公開第２００４／０１３２２２号（甲１）イ引用例２：特開平４－２３８７０３号公報（甲２の１）ウ引用例３：特開昭５４－１０７００４号公報（甲３）エ引用例４：特開平８－３１８７１６号公報（甲４の１）
⑵本件発明と引用発明の対比
本件審決は，引用発明及び本件発明との一致点・相違点を，以下のとおり認定した。
ア引用発明
カーカス４と，サイドウォール部１０に位置する前記カーカス４のタイヤ幅方向内側に設けられているサイド補強層ゴム９とを有するランフラットタイヤ１であって，／前記サイド補強層ゴム９は，タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムにより形成されており，／前記サイドウォール部１０の少なくとも一部であって，タイヤの高さをＨとしたとき，少なくとも高さ０．５Ｈ～０．７Ｈの部位に，表面積を大きくするための凹凸のパターン１２が形成されているランフラットタイヤ。
イ本件発明１と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
カーカス層と，タイヤサイド部に位置する前記カーカス層のタイヤ幅方向内側に設けられているサイドウォール補強層とを有するランフラットタイヤであって，／前記サイドウォール補強層は，タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムストックにより形成されており，／前記サイドウォール補強層が設けられている前記タイヤサイド部の外側表面の少なくとも一部に，凹凸部が構成されている，／ランフラットタイヤ。
(イ)相違点
ａ相違点１
凹凸部の配設態様について，本件発明１は，「溝底部を有する溝部と突部とでなる凹凸部が延在するように構成されており」，「前記凹凸部は，タイヤ周方向に配置してなり，前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θは，－４５°≦θ≦４５°の範囲であり，前記凹凸部は，リムのベースラインからの断面高さの１０～９０％の範囲に設けられて」いるのに対し，引用発明は，「タイヤの高さをＨとしたとき，少なくとも高さ０．５Ｈ～０．７Ｈの部位に，表面積を大きくするための凹凸のパターン１２が形成されている」点。
ｂ相違点２
凹凸部の構造について，本件発明１は，「前記突部の高さをｈ，前記突部のピッチをｐ，前記突部の幅をｗとしたときに，１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，且つ，４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足するよう前記突部と前記溝底部が形成されている」ものであるのに対して，引用発明は，その具体的な構造は特定されていない点。
４取消事由
(1)本件各発明のサポート要件違反（取消事由１）(2)引用発明及び甲２技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り（取消事由２）(3)引用発明及び甲３技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り（取消事由３）(4)引用発明及び甲４技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り（取消事由４）(5)本件発明５ないし１０の進歩性判断の誤り（取消事由５）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件各発明のサポート要件違反）について
〔原告の主張〕
本件発明１の課題は，「リムガードを備えた偏平空気入りタイヤのリムガード上に多数のリッジを配置して，表面積を増やして放熱促進を図ったタイヤ」に比べて，耐久性を更に向上させることにある。そして，本件発明１は，課題解決手段として，請求項１に係る構成などを採用したものである。
しかし，本件明細書の耐久性の向上を具体的に裏付ける実施例の記載（【００７５】～【００７７】）は，比較例のタイヤがどのような構成であるかを特定することができず，実施例のタイヤの耐久性が更に向上したかについて理解することはできないから，本件発明１をサポートしていない。また，実施例の耐久性と熱伝達率のグラフ（【図２９】【図３０】）とを比較して，その傾向を把握すれば，熱伝達率のみに着目して，耐久性の向上という課題を解決できたか否かを評価することはできない。
さらに，本件明細書の発明の詳細な説明には，パラメータの数値範囲の全範囲において発明の課題が解決されるものであることまでは記載されていない。すなわち，本件発明１の各パラメータの関係を満足するものとして想定されるあらゆる絶対値の突部のピッチｐ，突部の高さｈ及び突部の幅ｗの組合せ，さらには凹凸部の延在方向θの範囲において，発明の課題を解決することができると理解できるように本件明細書に記載されていなければならないところ，本件明細書では，【表１】【表２】のとおり，わずかなパラメータの数値のみが開示されるにとどまる。実施例５と１１の耐久性の低下率の大きさを考慮すれば，θの全範囲で発明の課題が解決されるものとはいえない。
したがって，本件明細書に記載された程度の実施例だけでは，本件発明１の構成を採用することにより耐久性の更なる向上が得られると当業者において認識できる程度に具体例を記載しているとはいえないから，本件明細書の記載がサポート要件に適合するということはできない。
〔被告の主張〕
⑴本件発明１において，凹凸部により発生する乱流は，境界層である空気の流れＳ１が突部（１２）に衝突して溝部の溝底部から一旦はく離し再び溝底部に付着するということを繰り返す流れからなるものである（【００３９】）。そして，空気の流れ(乱流)はおおよそｐ／ｈによって決まり（【００１０】【００１１】），ｐ／ｈ＝１５前後に最適値を有する（【００１０】【００７８】【図２９】）。また，（ｐ－ｗ）／ｗは，放熱を向上させたい面の面積（溝部）に対する突部の表面積の割合が小さくならないように規定されるものであって（【００１２】），「４≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に設定することで，熱伝達率をさらに高め放熱効果を向上させ（【００１２】【００７９】【図３０】），耐久性をさらに向上させることができる。本件発明１は，パラメータの数値範囲だけに特徴を有する数値限定発明ではない。また，【表１】【表２】の耐久性の数値を比較する場合，前提となるｈ，ｗ，θ等の値が同じ実施例どうしを比較すべきである。さらに，本件明細書には，本件発明１において，乱流発生用凹凸部５（突部１２及び溝部１３）の延在方向ａと径方向ｒ径がなす角度の技術的意義が，径方向に働く遠心力による空気流れを利用して放熱を向上させるためであることが記載されている（【００１３】【００３６】）。
したがって，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載されたものであるから，サポート要件に適合する。


⑵原告の主張について
原告は，【図２９】【図３０】に記載された熱伝達率からは，耐久性の向上という課題を解決できたか否かを評価することはできないと主張する。しかし，一般的に，熱効率が更に向上することで空気入りタイヤの耐久性が向上する（【０００５】【０００６】）。なお，【図２９】は，ｗが特定の値である場合のｐ／ｈと熱伝達率との関係を示すグラフであり，ｗの値によって，最適となるｐ／ｈの値の範囲は変わらないものの，その時の熱伝達率の数値は変わり，同様に，【図３０】は，ｈが特定の値である場合の（ｐ－ｗ）／ｗと熱伝達率との関係を示すグラフであり，ｈの値によって，最適となる（ｐ―ｗ）／ｗの値の範囲は変わらないものの，その時の熱伝達率の数値は変わることから，これらのグラフと，実施例の数値は比較できるものではない。
また，原告は，本件明細書には，パラメータの数値範囲の全範囲において発明の課題が解決されることまでは記載されていないと主張する。しかし，本件発明１の凹凸部のパラメータの組合せは独自の知見に基づくものであって，パラメータの数値範囲の全てにおいてデータの開示が要求されるものではない。２取消事由２（引用発明及び甲２技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り）
について
〔原告の主張〕
⑴相違点２
ア甲２技術を適用した引用発明
本件発明１と，引用発明とは，技術分野及び課題について共通性があり，また課題解決手段も共通性がある。さらに，引用例２も，引用発明と同様の技術分野に属し，その機能・作用も共通する発明に関するものである。そして，引用発明に，甲２技術を適用することで，パラメータｐ／ｈの値が５～２０で，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの値が１～９９．０となる構造の凹凸部を配設することが想定される。これらの数値範囲は，本件明細書（【００７８】【００７９】）において，熱伝達率をより向上するものとして説明されている数値範囲（ｐ／ｈにつき２．０～２４．０，（ｐ－ｗ）／ｗにつき１．０～１００．０）と完全に重複する。
なお，引用例２において，凹部の具体的な配置については何ら限定されておらず，様々な凹凸の配列態様を包含するものである。【図２】に示された配置を前提とすべきであるということはできず，むしろ【図５】⒝を，サイドウォール上の帯状領域に適用する場合，縦方向をタイヤ径方向として当てはめることは，極めて自然である。
イ設計事項
(ア)甲２技術
引用例２は，タイヤの側面に凹凸部を設けて，放熱面積を増大させるとともに乱流を生じさせ，熱伝達率を向上させる技術事項を開示するものである。そして，引用例２には，タイヤの側面に形成された凹凸の熱放散の促進機能を充分に発揮させるために，凹凸における凹部の深さ（突部の高さ），凹部の平面寸法（凹部の幅）及び凹部のピッチ（突部のピッチ）の各パラメータを具体的に規定し，乱流を生じさせてタイヤの側面と空気との間の熱伝達率を向上させる技術思想が記載されている。
(イ)パラメータｐ／ｈ
ａパラメータｐ／ｈへの着目
本件特許の優先日当時，伝熱工学の技術分野において，流体の流れを制御して，例えば，熱伝達を向上するために，伝熱面上に設けられた凹凸部（乱流促進体）の突起の高さとピッチとの関係やこれらの比（突起の高さ／突起のピッチ）に着目することは，周知技術である（甲２２，２８の１，２９～４８）。なお，これらの証拠には，無効審判請求において提出されなかったものもあるが，これらにより，当業者の技術常識を認定し，本件発明１の意義を明らかにすることは許される。
ｂ本件発明１におけるパラメータｐ／ｈの数値範囲の意義本件明細書では，パラメータｐ／ｈが２．０～２４．０の範囲においてもタイヤサイド部表面の熱伝達率が向上することが認められており，１０．０～２０．０の範囲は，「好ましくは」という観点で設定されたと説明されているにすぎない（【００７８】）。【図２９】においても，パラメータｐ／ｈを１０．０～２０．０の範囲にすることについて臨界的な意義を有するとは認められない。実施例の【表１】【表２】においても，上記数値範囲内の実施例の耐久性は劣っている。したがって，本件発明１において，パラメータｐ／ｈの数値範囲を１０．０～２０．０に設定することに格別な意義はなく，単なる設計事項である。
(ウ)パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗ
ａパラメータ（ｐ－ｗ）／ｗへの着目
パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗは，凹凸部の構成単位の基準であるピッチをどのような割合で「突部」と「溝部」に区分するかについて規定するものにすぎない。また，本件特許の優先日当時，突部の幅と溝部の幅の関係に着目した粗さ密度λｓというパラメータもあった（甲３６）。
したがって，凹凸部のパラメータ（ｐ－ｗ）／ｗに着目することは，凹凸部を定義する上で必然的なものであるから，格別な意義はない。ｂ本件発明１におけるパラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの数値範囲の意義本件明細書では，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗが１．０～１００．０の範囲内でも熱伝達率が向上されることが認められ，４．０～３９．０の範囲は，「好ましくは」という観点で設定されたと説明されているにすぎない（【００７９】）。【図３０】においても，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗを４．０～３９．０の範囲にすることについて臨界的な意義を有するとは認められない。実施例の【表１】【表２】においても，上記数値範囲内の実施例の耐久性は劣っている。
したがって，本件発明１において，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの数値範囲を４．０～３９．０に設定することに格別な意義はなく，単なる設計事項である。(エ)以上によれば，「ｐ／ｈ」と「（ｐ－ｗ）／ｗ」のパラメータを最適化又は好適化することで熱伝達率をより向上させる技術は，当業者にとって容易になし得たものである。
(オ)被告の主張について
被告は，本件発明１は，従来の空気入りタイヤとは空気の流れのメカニズムで異なることから，技術的意義を有する旨主張する。


しかし，本件特許の優先日当時，伝熱面上に凹凸部を形成し，それによって流体の流れを乱して熱伝達率を向上させることは技術常識であり，とりわけ，乱流の一態様として，伝熱面上に等間隔に突出物（乱れ促進体）を設けて，はく離と再付着による流れを生成し，再付着位置で高い熱伝達率が得られるように凹凸部を構成することも周知技術である（甲１６，１８，２０（図８．４⒞），３８（図２１））。したがって，このような乱流を生成させる凹凸を形成することについては明確な指針が存したものである。そして，遠心力による渦流の移動については，本件明細書に具体的な記載はない。
ウ本件発明１の効果
(ア)本件発明１の効果は，その課題に対応した空気入りタイヤの耐久性を更に向上するものであるかという観点で認定すべきところ，熱伝達率の向上と，タイヤの耐久性向上とを同義と考えることはできないから，熱伝達率の向上にのみ着目すべきではない。
また，本件発明１のタイヤサイド部表面の熱伝達率を向上させるという効果は，引用例２に記載された技術事項から予測されるものと同質であって，量的に見て格別なものではない。そもそも，【図２９】及び【図３０】は，パラメータｐ／ｈと熱伝達率との関係，及び，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗと熱伝達率の関係を別々に示すものにすぎないから，本件発明１の各パラメータの数値範囲を満足するものが，臨界的な効果を奏することまでもが確認できるわけではなく，また，数値範囲の全範囲で効果が認められるものでもない。
したがって，本件発明１のパラメータの数値範囲を設定することにより得られる効果は，当業者が予測可能なものであって，何ら格別なものではない。
(イ)被告の主張について
被告は，本件発明１は，従来の空気入りタイヤとは空気の流れのメカニズムで異なることから，異質の効果を奏すると主張する。
しかし，従来の空気入りタイヤの空気の流れのメカニズムが，空気を単に撹拌し熱を拡散されやすくしただけということはできないほか，空気の流れのはく離と再付着による冷却機構は，伝熱工学上周知のメカニズムである。
エ小括
よって，甲２技術を適用した引用発明の凹凸部に関し，そのパラメータを「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０」かつ「４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に設定することは，単なる設計事項であり，当業者が容易に想到し得たものである。
⑵相違点１
引用発明の凹凸のパターン１２の具体的な構造として，その機能，作用において共通する引用例２に記載された凹部の採用を試みる動機付けは充分に存在する。そして，引用例２の【図４】⒝に示される「四角形状の凹部３０」の配設により，溝部と突部とでなる凹凸部が延在するような構成が形成され，その際，溝部には，当然に溝底部が形成されるから，「溝底部を有する溝部と突部とでなる凹凸部が延在するように構成されており」との構成に至る。
また，引用例２の【図５】⒝に示される態様（ただし，円形の凹部２０を四角形状の凹部３０に置換したもの）では，四角形状の凹部の間には突部が形成され，突部がタイヤの径方向に沿って延在するから，「前記凹凸部は，タイヤ周方向に配置してなり，前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θは，－４５°≦θ≦４５°の範囲であり」との構成に至る。
さらに，引用例１のタイヤ高さＨ（【図１】）は，本件発明１の断面高さ（【図３】）と一致するから，「前記凹凸部は，リムのベースラインからの断面高さの１０～９０％の範囲に設けられて」いるとの構成は，そもそも，引用例１に記載されている。
よって，相違点１に係る本件発明１の構成は，引用発明及び甲２技術から当業者が容易に想到し得たものである。
なお，本件発明１は，相違点１に係る凹凸部の配設態様を前提とし，当該凹凸部の構造を相違点２に係る構成で，さらに限定したものである。本件審決は，相違点１の構成が，相違点２を前提とした構成であると誤認して相違点１の判断を行ったものであり，この判断は審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから取消しを免れない。
〔被告の主張〕
⑴相違点２
ア甲２技術を適用した引用発明
本件発明１の各パラメータについて下限値を設けることは，単に放熱面積を拡大するための凹凸を設ける従来技術からは導かれない構成であるから，引用発明に，甲２技術を適用することで，パラメータｐ／ｈの値が５～２０で，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの値が１～９９．０となる構造の凹凸部を配設することが積極的に想定されるものではない。
イ設計事項ではないこと
(ア)甲２技術
引用例２には，凹部がタイヤのサイド部にどのように配置されるかについて，【図２】に示されるように，タイヤ周方向において隣り合う凹部列の径方向位置が半ピッチ程度ずれた配置が開示されるのみであり，凹部のピッチ及びその方向に関する記載も示唆もない。引用例２は，凹部のピッチに関する記載はなく，凹部を一定のピッチで配置することを開示するものでもなく，さらに，熱放散効果をより良くするための凹部の深さ及び直径Ｄと凹部のピッチとの関係について全く開示しない。
(イ)本件発明１の技術的意義
本件発明１は，突部の高さｈ，突部のピッチｐ，突部の幅ｗについて，各パラメータの関係を満足するように突部と溝底部を形成することによって，上昇して冷却された空気の流れを，放散させることなく，負圧によってこの突部を周方向に挟む次の溝部の溝底部に向けて下降させるものである。また，凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θを特定の数値範囲としたことは，突部の背面側に生じた澱み部分をタイヤ回転による遠心力を利用して径方向外側に押し出し，当該澱み部分を低減するものである。本件発明１は，単に，タイヤ表面に多数のリッジ等を設けてタイヤ表面に乱流を発生させて空気を攪拌し熱を拡散されやすくしただけの従来の空気入りタイヤとは構成が異なる。
なお，甲２６ないし４８は，本件の無効審判請求において提出されたものではないから，これらの証拠に基づく主張は許されない。
ウ本件発明１の効果
本件発明１は，凹凸部の「ｐ／ｈ」及び「（ｐ－ｗ）／ｗ」の下限値を特に好ましい範囲に設定し，空気の流れが突部に衝突し溝底部から一旦はく離し冷却された空気が再び溝底部に付着し，主に溝底部の温度を冷却するものであって，単に，タイヤ表面に多数のリッジ等を設けてタイヤ表面に乱流を発生させて空気を攪拌し熱を拡散されやすくしただけの従来の空気入りタイヤとは作用効果が異なる。


エ小括
よって，本件発明１の「ｐ／ｈ」及び「（ｐ－ｗ）／ｗ」の各パラメータは設計事項ではなく，引用発明及び甲２技術から当業者が容易に想到し得るものではない。
⑵相違点１
引用例２の凹部は，表面積を大きくし，乱流を生じさせる形状であればよく（引用例２【００１０】），凹部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θについて示唆はない。また，引用例２は，凹凸のパターンについて，【図２】の配設態様しか開示しておらず，【図２】の凹凸のパターンに，【図５】⒝に示される凹部２０の配設態様を反映させれば，その対角線がタイヤ周方向になる。したがって，凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θを，－４５°≦θ≦４５°の範囲とすることは示唆されていない。
また，引用例２の凹部は，ブレーカに対向する一定の領域に形成されるものであるから，引用例２の凹部を引用発明に適用しても，「前記凹凸部は，リムのベースラインからの断面高さの１０～９０％の範囲に設けられて」いるとの構成には至らない。
３取消事由３（引用発明及び甲３技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り）
について
〔原告の主張〕
⑴相違点２
ア甲３技術を適用した引用発明
引用発明に，甲３技術を適用することで，パラメータｐ／ｈの値は４で，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの値が１となる構造の凹凸部を配設することが想定される（引用例３の第５図）。これらの数値範囲は，本件明細書において，熱伝達率をより向上するものとして説明されている数値範囲に完全に包含される。
イ設計事項
引用例３には，明示的な記載はなくとも，乱流と熱損失の関係や，乱流とタイヤの表面粗さの増加の関係について記載があるから（４頁左下欄），タイヤ表面の熱伝達率を向上させる技術思想が含まれると理解されるものである。また，本件発明１のメカニズム（はく離と再付着）は伝熱工学においては周知技術である。そして，前記２〔原告の主張〕⑴イ(イ)，(ウ)によれば，「ｐ／ｈ」と「（ｐ－ｗ）／ｗ」のパラメータを最適化又は好適化することで熱伝達率をより向上させる技術は，当業者にとって容易になし得たものである。
ウ本件発明１の効果
前記２〔原告の主張〕⑴ウのとおり，本件発明１のパラメータの数値範囲を設定することにより得られる効果は，当業者が予測可能なもので何ら格別なものではない。
エ小括
よって，本件発明１は，引用発明及び引用例３に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものである。
⑵相違点１
前記２〔原告の主張〕⑵に同じ。
〔被告の主張〕
⑴相違点２
ア設計事項ではないこと
引用例３は，表面積が増大するにつれてタイヤを冷却する多大な効果を生ずることを解説し，そのメカニズムについて，タイヤの表面粗さが増加することにより乱流が始まる速度が効果的に低下し，熱損失（熱伝達）が急速に増大する旨説明するにとどまる。本件発明１のように，上昇して冷却された空気の流れを，放散させることなく，負圧によってこの突部を周方向に挟む次の溝部の溝底部に向けて下降させ，溝底部を冷却するという効果を開示するものではない。また，本件発明１の技術的意義は，前記２〔被告の主張〕⑴イ(イ)のとおりである。
イ本件発明１の効果
本件発明１の効果は，前記２〔被告の主張〕⑴ウのとおりである。
ウ小括
よって，本件発明１の「ｐ／ｈ」及び「（ｐ－ｗ）／ｗ」の各パラメータは設計事項ではなく，引用発明及び甲３技術から当業者が容易に想到し得るものではない。
⑵相違点１
前記２〔被告の主張〕⑵に同じ。
４取消事由４（引用発明及び甲４技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り）
について
〔原告の主張〕
⑴相違点２
ア甲４技術の適用
リッジの形成された面が，タイヤのサイドウォールの表面積を増大させることは技術常識である。また，リッジが熱伝達率を向上させる機能を有することは，周知技術である（甲３，７，８，５０，５１）。したがって，引用例４のリッジは，表面積を増大する凹凸であり，熱伝達率を向上させる機能を有するものである。そして，引用発明において，サイドウォールに適用する凹凸のパターンとしては，表面積を大きくする形状であれば何ら制約はないから，当業者であれば，引用例４のリッジを引用発明のサイドウォールの表面積を増大させるために適用する動機があり，また，熱伝達率を向上させる点からは，むしろ積極的な動機がある。したがって，引用例４のリッジを引用発明に適用する動機付けはあり，かつ，阻害要因もない。
イ甲４技術を適用した引用発明
引用例４【図１】において，低いリッジＲ１と高いリッジＲ２との周方向間隔を５ｍｍとすることは，引用例４の技術思想から想定される設計事項の範囲内である。また，高いリッジＲ２のみに基づいてパラメータの数値範囲を算出することは許される（本件明細書【００６５】【図１７】）。
そして，引用発明に，このような甲４技術を適用することで，パラメータｐ／ｈの値は１６．７で，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの値が７．３となる構造の凹凸部を配設することが想定される。これらの数値範囲は，相違点２に係る本件発明１の構成を完全に充足する。
ウ甲４技術（実施例１）を適用した引用発明
引用発明に，実施例１に記載された値をそのまま用いた甲４技術（なお，高いリッジＲ２のみに基づくもの）を適用すれば，パラメータｐ／ｈの値は６．７で，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの値が２．３となる構造の凹凸部を配設することが想定される。これらの数値範囲は，本件明細書において，熱伝達率をより向上するものとして説明されている数値範囲に完全に包含される。
そして，前記アのとおり，当業者であれば，引用例４のリッジは，表面積を大きくする凹凸であり，かつ，タイヤ走行時に乱流を発生させてタイヤのサイドウォールの熱伝達率を向上させる機能を有するものと理解する。また，前記２〔原告の主張〕⑴イ(イ)，(ウ)によれば，「ｐ／ｈ」と「（ｐ－ｗ）／ｗ」のパラメータを最適化又は好適化することで熱伝達率をより向上させる技術は，当業者にとって容易になし得たものである。
さらに，前記２〔原告の主張〕⑴ウのとおり，本件発明１のパラメータの数値範囲を設定することにより得られる効果は，当業者が予測可能なもので何ら格別なものではない。
エ小括


よって，相違点２に係る本件発明１の構成は，引用発明及び甲４技術から当業者が容易に想到し得たものである。
⑵相違点１
前記２〔原告の主張〕⑵に同じ。
〔被告の主張〕
⑴相違点２
ア甲４技術の適用
引用例４に記載されたリッジは，あくまでも装飾体であって，タイヤのサイドウォールに生じる凹凸を目立たなくするとともに，タイヤの外観不良を防止又は抑制するために配設するものであって，引用発明において放熱のために設ける凹凸のパターン１２とは，その配設意義が異なる。したがって，配設意義が異なる引用例４に記載されたリッジを，引用発明の凹凸のパターン１２の具体的な構造として適用する動機付けはない。
また，リッジが熱伝達率を向上させる機能を有していても，引用例４に記載されたリッジは，そのようなリッジではない。さらに，引用例４に記載されたリッジは，高さの異なる２種類以上のリッジで構成されており，相対的に高さの低いリッジを設けているから，相対的に表面積が減少し，従来認識されていた表面積を増大させることによるタイヤの放熱効果が損なわれるおそれもある。
イ甲４技術を適用した引用発明
タイヤの放熱効果の観点から，引用例４【図１】において，低いリッジＲ１と高いリッジＲ２との周方向間隔を５ｍｍとすることを，設計変更できるものではない。したがって，そのような設計変更後のリッジを，引用発明に適用できない。
ウ甲４技術（実施例１）を適用した引用発明
引用例４のリッジは，タイヤのサイドウォールの熱伝達率を向上させる凹凸の形状として理解されるものではない。また，本件発明１の技術的意義は，前記２〔被告の主張〕⑴イ(イ)のとおりであり，本件発明１の効果は，前記２〔被告の主張〕⑴ウのとおりである。
エ小括
よって，相違点２に係る本件発明１の構成は，引用発明及び甲４技術から当業者が容易に想到し得るものではない。
⑵相違点１
前記２〔被告の主張〕⑵に同じ。
５取消事由５（本件発明５ないし１０の進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決は，本件発明１と同様に，本件発明５ないし１０も当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断したが，争う。
〔被告の主張〕
原告の主張は成り立たない。
第４当裁判所の判断
１本件発明１について
本件発明１に係る特許請求の範囲は，前記第２の２【請求項１】のとおりであるところ，本件明細書の記載によれば，本件発明１の特徴は，以下のとおりである。なお，本件明細書には，別紙本件明細書図表目録のとおり，【表１】【表２】【図２】【図３】【図５】【図７】【図２９】【図３０】【図３１】が記載されている。⑴本件発明１は，ランフラットタイヤに関するものである（【請求項１】【０００１】）。
⑵ランフラットタイヤでは，パンク走行時に三日月形補強ゴムの部分が非常に高温に達し，その耐久性に影響がある（【０００２】）。従来，放熱を促進させる技術として，リムガード上に多数のリッジを配置して，表面積を増やして放熱促進を図る技術が知られていた（【０００３】）。本件発明１は，ランフラットタイヤの劣化が生じる部位について，効率的な温度低減を図ることにより，耐久性を更に向上させたランフラットタイヤを提供することを目的とする（【０００５】）。(3)本件発明１は，凸条又は溝をタイヤ径方向に配置し，その形状を特定することで放熱効率が更に向上するという知見に基づき，タイヤサイド部の外側表面の少なくとも一部に，請求項１に記載された構造の凹凸部を，同記載の配設態様で設けたものである（【０００６】【０００７】）。
(4)本件発明１は，請求項１の構成を採用することにより，故障の発生が起こりやすいタイヤサイド部の放熱を促進させることができる（【０００８】）。タイヤを構成するゴムは熱伝導性の悪い材料であるから，放熱面積を拡大して放熱を促進させるよりも，乱流の発生を促進させて空気の乱流を直接タイヤサイド部に当てるほうが，放熱効果が大きくなると考えられる（【０００８】）。２取消事由２（引用発明及び甲２技術に基づく本件発明１の進歩性判断の誤り）
について
⑴引用発明について
引用例１には，引用発明に関し，以下のとおり開示されている。なお，引用例１には，別紙引用例図表目録引用例１のとおり，【図１】【図２】が記載されている。ア引用発明は，熱伝導率を向上させて放熱効果を促進させたゴム組成物を少なくともサイドウォールゴムに使用した空気入りタイヤに関するものである（１頁４行～６行）。
イ従来のサイドウォールのカーカスより内面を三日月形のゴムで補強したタイプの空気入りタイヤ（ランフラットタイヤ）は，ランフラット走行時に大きく発熱するため，タイヤのカーカスやサイド補強ゴムが強度低下を起し，破壊に至るという問題があった（１頁８行～１９行）。
引用発明は，ランフラットタイヤのサイドウォール部の補強ゴムから発生した熱をより早く表面部に移動させて放熱効果を高めることができるゴム組成物及び当該ゴムを使用した空気入りタイヤ，特にランフラットタイヤを提供することを目的とする（１頁２１行～２頁１行）。
ウ引用発明は，上記目的を達成するため，具体的には，特定のゴム組成物を少なくともタイヤの一部に用いるとともに，タイヤの高さをＨとしたとき，少なくとも高さ０．５Ｈ～０．７Ｈ，更に好ましくは０．４Ｈ～０．８Ｈの部位の表面積を，適当な表面パターン形状（パターン１２）にすることによって，タイヤの回転軸方向の投影面積に対して１．２倍以上，更に好ましくは１．４倍以上の表面積にするように構成している（３頁５行～２０行，５頁８行～１９行，１４頁４行～６行）。エ引用発明の構成を採用することにより，サイド補強層ゴム９から発生した熱をより早く外部表面に移動させて発散させてしまうことができ，また，走行中の発熱を外気により効果的に放散させることができ，タイヤのランフラット性能を向上させることができる（３頁５行～２０行）。
⑵引用発明の認定及び本件発明１と引用発明との対比引用例１に，前記第２の３⑵アのとおり引用発明が記載されていること，並びに，本件発明１と引用発明との一致点及び相違点が前記第２の３⑵イのとおりであることは，当事者間に争いがない。
(3)甲２技術について
ア引用例２の記載
引用例２には，おおむね，以下の記載がある。なお，引用例２には，別紙引用例図表目録引用例２のとおり，【図２】【図４】【図５】が記載されている。
(ア)産業上の利用分野
【０００１】この発明は，トレッド部にブレーカが埋設されてなる空気入りタイヤに関するものである。
(イ)従来の技術


【０００２】従来，四輪車用のタイヤはトレッド部におけるカーカス層上に複数層のブレーカ（ベルト）が埋設されて補強されている。…
(ウ)発明が解決しようとする課題
【０００３】上記構成では，とくに１８０ｋｍ／ｈ以上の高速走行時にはタイヤと路面との摩擦による摩擦熱で加熱され，ゴム材料とブレーカとの熱膨張差に起因して熱疲労が生じ，図１に示すようにタイヤ１０のブレーカ５，６の端部に亀裂８０が生じるという問題がある。…
【０００４】この発明は，このような従来の欠点を解消するためになされたものであり，簡単な構成でブレーカ端部の熱を逃がし，ブレーカ端部に亀裂が生じるのを確実に防止することができる構成の空気入りタイヤを提供することを目的とするものである。
(エ)作用
【０００７】上記構成では，空気入りタイヤの側面であってブレーカに対向する一定の領域に，周方向全体にわたって多数の凹部が形成されているために，その領域で広い放熱面積が形成されるとともに乱流が生じ，その結果温度低下作用が果たされ，ブレーカ端部での亀裂の発生を効果的に達成することができる。
(オ)実施例
【０００９】図２，図３および図４⒜に示すように，タイヤ１０の側面であってブレーカ５，６に対向する一定の領域４には，タイヤの周方向全体にわたって多数の凹部２０が形成され，上記凹部２０はその深さｄが０．５～２ｍｍ，直径Ｄが５～１０ｍｍに形成され，底部の曲率半径Ｒは０．５～１０ｍｍに設定されている。またこの凹部２０の分布は１００ｃｍ２（１０ｃｍ角）当り凹部２０が５０～２００個配置されるようにすればよい。さらに上記領域４はその幅ｈ（境界線ＳとＰとの間）をタイヤのサイズなどに応じて１０～６０ｍｍの範囲に設定すればよい。この凹部２０は図１におけるタイヤ１０の左右両側面に対称の配置で形成されている。【００１０】上記凹部２０は，タイヤの側面の領域４の面積を増大させるとともに乱流を生じさせて熱拡散を促進させるためであるから，凹部２０の深さが０．５ｍｍ未満では凹部を形成した効果がなく，また深さが２ｍｍを超えるとタイヤの強度を弱めるので好ましくない。また凹部２０の直径Ｄおよび分布が上記範囲外になると，熱放散性の点から凹部としての機能を充分に発揮することができない。さらに曲率半径Ｒが０．５ｍｍより小さいと亀裂が生じやすくなってタイヤの強度に悪影響を及ぼし，１０ｍｍより大きいと凹部２０が平滑面に近くなり，凹部としての上記機能が達成されなくなる。…
【００１１】凹部２０は，上記のような円形のものに限らず，図４⒝に示すように四角形状の凹部３０，その他種々の形状が採用可能である。これら種々の形状における深さｄおよび平面寸法Ｄの範囲は上記同様に設定すればよい。【００１２】図５⒜は，速度１８０ｋｍ／ｈで走行させた場合のタイヤ側面の領域４における温度曲線を示し，曲線５０は領域４が平滑面の場合の温度曲線，曲線４０は領域４に凹部２０を形成した場合の温度曲線を示している。後者の場合，図１および図２における領域の幅ｈは５０ｍｍ，凹部２０の深さは１ｍｍ，図５⒝における一辺の長さｗが２０ｍｍの範囲内に凹部２０を４個分布させた。この結果からも明らかなように，タイヤ側面が平滑な場合（曲線５０）に比較して，所定の凹部２０を形成させた場合（曲線４０）は温度が低く，また点Ｐより内側の部分では温度が低いことが示され，この発明の効果が明瞭に表われている。
イ甲２技術に関する開示
引用例２には，甲２技術に関し，以下のとおり開示されている。(ア)甲２技術は，トレッド部にブレーカが埋設されてなる空気入りタイヤに関するものである（【０００１】）。
(イ)ゴム材料とブレーカは，高速走行時におけるタイヤと路面との摩擦による摩擦熱によって加熱されるところ，従来，これらの熱膨張差に起因して熱疲労が生じタイヤ１０のブレーカ５，６の端部に亀裂８０が生じるという問題があった（【０００３】）。甲２技術は，簡単な構成でブレーカ端部の熱を逃がし，ブレーカ端部に亀裂が生じるのを確実に防止することができる構成の空気入りタイヤを提供することを目的とするものである（【０００４】）。
(ウ)上記目的を達成するため，タイヤ１０の側面であってブレーカ５，６に対向する一定の領域４に，甲２技術のような，多数の凹部が周方向全体にわたって形成される（【０００９】～【００１２】）。
(エ)一定の領域４に，甲２技術のような，多数の凹部を形成することにより，その領域で広い放熱面積が形成されるとともに乱流が生じ，その結果温度低下作用が果たされ，ブレーカ端部での亀裂の発生を効果的に防止することができる（【０００７】【００１４】）。
ウ甲２技術における凹凸部の構造
(ア)甲２技術の凹部が有するパラメータへの着目ａ甲２技術は，凹部の形成により，広い放熱面積を形成するとともに，乱流を発生させ，その結果温度低下作用を果たすというものである。ｂそして，甲２０（平成元年頒布）には，伝熱面上に等間隔に突出物を設けることにより，流れにかく乱を与えて再付着点付近の高い熱伝達率を利用する旨記載されるとともに，流体の流れを溝底部に向けて下降させる模式図が記載されている（１４１頁）。甲３８（平成１２年頒布）には，リブの伝熱的な役割として，リブ上面ではく離した流れが，再付着する部分で非常に熱伝達率が高くなることを利用している旨記載されるとともに，流体の流れを溝底部に向けて下降させる模式図が記載されている（８頁）。甲１６（昭和６０年公開）には，各種の乱流促進体が伝熱面上に配置されて熱伝達の向上が試みられており，乱流促進体によって主流部の流線が曲げられ，再付着点の部分で熱伝達率がピークを有する旨記載されている（１～２頁）。甲１８（平成１１年公開）には，突起により流れがはく離し，その後，流れが再付着し，再付着点近傍の熱伝達率は飛躍的に向上する旨記載されるとともに，流体の流れを溝底部に向けて下降させる模式図が記載されている（【００２５】【図７】）。
したがって，本件特許の優先日当時，当業者であれば，タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により，流体の再付着点部分の放熱効果の向上に至るという機序について，当然に認識していたというべきである。


ｃまた，甲２２（平成４年頒布）には，乱流域では促進体の高さの７～１０倍の位置で再付着が起こり，促進体間ピッチをＰ／Ｌ＝１０付近（Ｐ：促進体ピッチ，Ｌ：促進体高さ）に設定すると最も高い促進効果が得られる旨記載されている（１９０頁）。甲２８の１（昭和６１年頒布）には，突部のピッチと高さを変えた三種類の正弦波状の波形壁における流れに着目して，流れのはく離と再付着の状況を再現し，熱伝達率に関する分析がなされている（２０２～２０３頁）。その他，甲２９（平成１６年公開。【００２６】【図１１】），甲３０（平成１７年５月公開。【００８３】【図２】⒝），甲３１（平成１７年９月２日公開。【０００７】），甲３２（平成２年頒布。２２２頁），甲３３（平成３年頒布。５８～６２頁），甲３４（平成７年頒布。１４６頁，図１１），甲３５（昭和６０年頒布。１６３頁），甲３６（平成１６年頒布。６８頁），甲３７（平成９年頒布。２１～２４頁），甲３８（平成１２年頒布。８頁），甲３９（昭和５８年頒布。１５３・１５５頁），甲４０（平成１４年公開。【００４６】【００４７】），甲４１（昭和６３年公開。２頁・第２図，第３図，第９図），甲４２（平成６年公開。【００１６】【図７】），甲４３（平成１１年頒布。２２１・２２３頁），甲４４（平成５年公開。【００２１】），甲４５（平成９年公開。【００２４】），甲４６（平成１２年公開。【００２５】），甲４７（平成１６年公開。【００３２】），甲４８（平成１６年公開。【００５６】）においても，放熱効果の観点から，突部のピッチと高さに着目して流体の流れが分析されている。
さらに，乱流による放熱効果の向上は，流体の再付着する部分，すなわち溝部の熱伝達率の向上によるものである。また，甲３６（６５頁）には，乱流を発生させる構造に関連して，溝部の幅と突部の幅の比から導き出される粗さ密度に着目する記載がある。そうすると，放熱効果の観点から，熱伝達率が向上する部分である溝部の幅を，突部の幅に比してどのような割合で設けるかは当然に着目されるものである。
ｄこのように，本件特許の優先日当時，当業者は，乱流による放熱効果の観点から，タイヤ表面の凹凸部における，突部のピッチ（ｐ）と突部の高さ（ｈ）との関係及び溝部の幅（ｐ－ｗ）と突部の幅（ｗ）との関係について，当然に着目するものである。そして，甲２技術は，凹部の形成により，乱流を発生させ，温度低下作用を果たすものであるから，当業者は，甲２技術の凹部における，突部のピッチ（ｐ）と突部の高さ（ｈ）との関係及び溝部の幅（ｐ－ｗ）と突部の幅（ｗ）との関係に着目するというべきである。
(イ)甲２技術の凹部が有するパラメータ
引用例２の実施例において，凹部２０は，【図５】⒝のとおり，一辺の長さが２０ｍｍの範囲内に４個分布され（【００１２】），凹部２０は【図４】⒜⒝に示すように四角形状の凹部３０として置換可能であるから（【００１１】），引用例２には，ｐが１０ｍｍに規定された凹部３０が記載されているということができる。そして，引用例２の凹部２０の深さｄは０．５～２ｍｍに形成され（【０００９】），凹部２０は凹部３０に置換可能であって，凹部３０の深さｄは突部の高さｈと同じであるから，引用例２には，０．５ｍｍ≦ｈ≦２ｍｍの凹部３０が記載されているということができる。したがって，引用例２には，５≦ｐ／ｈ≦２０の関係を満足する凹部３０が記載されているということができる。
また，引用例２の凹部２０の直径Ｄは５～１０ｍｍに形成され（【０００９】），凹部２０は凹部３０に置換可能であるから，引用例２には，一辺の長さが５～１０ｍｍの凹部３０が記載されているということができる。そして，引用例２には，ｐが１０ｍｍに規定された凹部３０が記載されているから，凹部３０の一辺の長さが５ｍｍの場合において，ｗは５ｍｍとなり，凹部３０の一辺の長さが１０ｍｍにわずかに満たない９．９ｍｍの場合において，ｗは０．１ｍｍとなる。したがって，引用例２には，１≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦９９の関係を満足する凹部３０が記載されているということができる。
そうすると，引用例２には，甲２技術として，放熱効果の観点から，「５≦ｐ／ｈ≦２０，かつ，１≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦９９の関係を満足する凹部３０」が記載されていると認められる。
(4)相違点２の容易想到性について
ア動機付け
引用発明と甲２技術は，いずれも空気入りタイヤに関するものであり，技術分野が共通する。
また，引用発明は，ランフラットタイヤのサイドウォール部の補強ゴムから発生した熱をより早く表面部に移動させて放熱効果を高め，カーカスやサイド補強ゴムの破壊を防止することを課題とする。甲２技術は，空気入りタイヤのブレーカ端部の熱を逃がし，ブレーカ端部に亀裂が生じるのを防止することを課題とする。したがって，引用発明と甲２技術の課題は，空気入りタイヤの内部に発生した熱を迅速に逃すことにより当該部位の破壊を防止するという点で共通する。さらに，引用発明は，タイヤの外側表面の一定部位を，適当な表面パターン形状にすることによって，タイヤの回転軸方向の投影面積の表面積を大きくし，サイド補強層ゴムから発生した熱をより早く外部表面に移動させ，外気により効果的に拡散させるものである。甲２技術は，タイヤの外側表面の一定の領域に，多数の凹部を形成することによって，その領域で広い放熱面積を形成して，温度低下作用を果たさせるものである。したがって，引用発明と甲２技術の作用効果は共通する。加えて，甲２技術は，多数の凹部を形成することによって温度低下作用を果たさせるに当たり，引用発明のように表面積の拡大だけではなく，乱流の発生も考慮するものである。
よって，引用発明に甲２技術を適用する動機付けは十分に存在するというべきである。


イ引用発明における凹凸のパターン１２の具体的な構造として，甲２技術を適用した場合，その凹凸部の構造は，「５≦ｐ／ｈ≦２０，かつ，１≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦９９の関係を満足する」ことになり，これは，相違点２に係る本件発明１の構成，すなわち「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，かつ，４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足する」という構成を包含する。
そして，本件明細書（【００７８】【００７９】）には，「乱流発生用凹凸部では，１．０≦ｐ／ｈ≦５０．０の範囲が良く，好ましくは２．０≦ｐ／ｈ≦２４．０の範囲，更に好ましくは１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０の範囲がよい」「１．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦１００．０，好ましくは４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足することが熱伝達率を高めている」との記載があり，「１．０≦ｐ／ｈ≦５０．０」「１．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦１００．０」というパラメータを満たす場合においても放熱効果が高まる旨説明されている。「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０」「４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」という数値範囲に特定する根拠は，「好ましくは」と，単に好適化である旨説明するにとどまる。また，本件明細書の【表１】【表２】には，ｐ／ｈ及び（ｐ－ｗ）／ｗと耐久性の関係についての実験結果が記載されているところ，本件発明１の数値範囲のうちｐ／ｈのみを満たさない実施例３（ｐ／ｈ＝８）の耐久性は，本件発明１の数値範囲を全て満たす実施例８，１１，１２，１８，１９の耐久性よりも高く，本件発明１の数値範囲のうち（ｐ－ｗ）／ｗのみを満たさない実施例１３，１５，１６（（ｐ－ｗ）／ｗ＝４４，９９，５９）の耐久性は，本件発明１の数値範囲を全て満たす実施例８，１１，１２，１８，１９の耐久性よりも高いという結果が出ている。加えて，本件明細書の【図２９】には，ｐ／ｈと熱伝達率の関係についてのグラフが記載され，【図３０】には，（ｐ－ｗ）／ｗと熱伝達率の関係についてのグラフが記載されているところ，これらのグラフは，ｐ／ｈ又は（ｐ－ｗ）／ｗの各パラメータと熱伝達率の関係を示すにとどまり，両パラメータの充足と熱伝達率の関係を示すものではない。そして，タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により，流体の再付着点部分の放熱効果の向上に至るという機序によれば，凹凸部のピッチ（ｐ），高さ（ｈ）及び幅（ｗ）の３者の相関関係によって放熱効果が左右されるというべきであって，本件発明１において特定されたピッチと高さ，ピッチと幅という２つの相関関係のみを充足する凹凸部の放熱効果が，これらを充足しない凹凸部の放熱効果と比較して，向上するといえるものではない。そうすると，ｐ／ｈ又は（ｐ－ｗ）／ｗの各パラメータと熱伝達率の相関関係を示すグラフ（【図２９】【図３０】）から，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，かつ，４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足する」凹凸部の構造が，これを満足しない凹凸部の構造に比して，熱伝達率を向上させるということはできない。そうすると，本件発明１は，凹凸部の構造を，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，かつ，４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に限定するものの，当該数値範囲に限定する技術的意義は認められないといわざるを得ない。よって，引用発明に甲２技術を適用した構成における凹凸部の構造について，パラメータｐ／ｈを，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０」の数値範囲に特定し，かつ，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗを，「４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に特定することは，数値を好適化したものにすぎず，当業者が適宜調整する設計事項というべきである。
ウ被告の主張について
(ア)被告は，引用例２は，放熱効果を向上させるための凹部のピッチと凹部の深さ及び直径Ｄとの関係について全く開示しないと主張する。しかし，引用例２には，多数の凹部によって生じる乱流によって温度低下作用が果たされる旨記載があり（【０００７】【００１４】），また，引用例２はそのような凹部について，ピッチ（ｐ），深さ（ｄ）及び直径（Ｄ）のサイズの範囲が具体的に記載されている（【０００９】【００１０】【００１２】）。そして，前記(3)ウ(ア)のとおり，本件特許の優先日当時，当業者は，乱流による放熱効果の観点から，タイヤ表面の凹凸部における，突部のピッチ（ｐ）と突部の高さ（ｈ）との関係及び溝部の幅（ｐ－ｗ）と突部の幅（ｗ）との関係について，当然に着目するものである。したがって，当業者は，引用例２に記載された凹部のピッチと凹部の深さ及び直径Ｄについて，放熱効果を向上させるという観点からその関係を理解するというべきである。
(イ)被告は，引用例２は，凹部のピッチに関する記載はなく，凹部を一定のピッチで配置することを開示するものでもないと主張する。しかし，引用例２の実施例において，凹部２０は，【図５】⒝のとおり，一辺の長さが２０ｍｍの範囲内に４個分布される旨記載されている（【００１２】）。そして，【図５】⒝において，凹部２０は均等に配置されているから，引用例２には，凹部を一定の１０ｍｍのピッチで配置することが開示されているというべきである。(ウ)被告は，本件の無効審判請求において提出されたものではない証拠に基づく主張は許されないと主張する。


しかし，甲２８の１，２９～４８は，本件の無効審判請求において提出されたものではないものの，引用発明及び甲２技術の意義を明らかにするために，前記(3)ウ(ア)のとおり，これらの資料に基づき，本件特許の優先日当時の当業者の技術常識を認定することは許されるから（最高裁昭和５４年（行ツ）第２号同５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照），被告の主張は失当である。
エ小括
以上のとおり，引用発明に甲２技術を適用した場合，その凹凸部の構造は，「５≦ｐ／ｈ≦２０，かつ，１≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦９９の関係を満足する」ことになり，これは，相違点２に係る本件発明１の構成を包含する。そして，パラメータｐ／ｈを，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０」の数値範囲に，かつ，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗを，「４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に，それぞれ特定することは，数値を好適化したものにすぎず，当業者が適宜調整する設計事項である。そうすると，引用発明に甲２技術を適用することにより，相違点２に係る本件発明１の構成に至ることは，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(5)相違点１について
ア前記(3)のとおり，引用例２には，甲２技術として，放熱効果の観点から，「５≦ｐ／ｈ≦２０，かつ，１≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦９９の関係を満足する凹部３０」が記載されているところ，当業者は，引用発明に甲２技術を適用することにより，相違点２に係る本件発明１の構成を容易に想到し得る。
そして，引用例２の実施例において，凹部２０は，【図２】のとおりの凹凸のパターンで，タイヤ周方向に配設されているところ（【０００９】），凹部２０を【図４】⒜⒝に示すように四角形状の凹部３０として置換すれば（【００１１】），溝底部を有する溝部と突部とで構成される凹凸部が形成され，当該凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度は０°になる。そうすると，引用発明に甲２技術の凹部３０を適用した場合，その凹凸部の配設態様は，「溝底部を有する溝部と突部とでなる凹凸部が延在するように構成されており」，「前記凹凸部は，タイヤ周方向に配置してなり，前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度は０°」になる。
また，引用例１の【図１】と本件明細書の【図３】を比較すれば，引用発明におけるタイヤの高さＨと本件発明１のリムのベースラインからの断面高さは，同じ部位の高さを意味する。そうすると，引用発明に甲２技術の凹部３０を適用した場合，その凹凸部は，「タイヤの高さをＨとしたとき，少なくとも高さ０．５Ｈ～０．７Ｈの部位」，すなわち，「リムのベースラインからの断面高さの５０～７０％の範囲」に形成されることになる。
そうすると，甲２技術を適用した引用発明における凹凸部の配設態様は，「溝底部を有する溝部と突部とでなる凹凸部が延在するように構成されており」，「前記凹凸部は，タイヤ周方向に配置してなり，前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度は０°であり，前記凹凸部は，リムのベースラインからの断面高さの５０％～７０％の範囲に設けられて」いることになる。
したがって，甲２技術を適用した引用発明における凹凸部の配設態様は，相違点１に係る本件発明１の構成に包含される。
イ被告の主張について
(ア)被告は，引用例２は，凹凸のパターンについて，【図２】の配設態様しか開示していないなどと主張する。
しかし，引用例２の【図２】の凹凸のパターンはタイヤ周方向に形成されているところ，引用例２の【図２】の凹部２０を，【図４】⒝に示されるように四角形状の凹部３０に置換した場合，凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度は０°になる。また，仮に，【図２】の凹凸のパターンに，【図５】⒝に示される凹部２０の配設態様を反映させ，その凹部２０を凹部３０に置換するとしても，【図５】⒝に示される正方形の下辺がタイヤ周方向に沿うよう反映させるのが自然であり，やはり，凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度は０°になる。したがって，引用例２には，凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度が０°である旨開示されているというべきである。
(イ)被告は，引用例２には，放熱効果の観点からのパラメータとして角度θは示唆されていないと主張する。
しかし，前記アのとおり，引用発明に甲２技術を適用すれば，その凹凸部の配設態様は，相違点１に係る本件発明１の構成に包含される。引用例２には，甲２技術として，放熱効果の観点からのパラメータとして角度θが記載されていると認めることはできず，その示唆もないものの，引用発明に甲２技術を適用した構成が，相違点１に係る本件発明１の構成に包含されるという限度においては，引用例２に，放熱効果の観点からのパラメータとして角度θが記載・示唆されていないことは，進歩性の判断を左右するものではない。そもそも，本件発明１において，放熱効果の観点から，凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θを特定の数値範囲にした技術的意義について，本件明細書【００３６】には，遠心力により発生する径方向外側へ向かう空気の流れで，突部の背部にある側の澱み部分を低減し放熱を向上させる旨説明されているものの，【図３１】で示されるように，一定の数値以上に角度θを大きくした場合には，凹凸部を設けない場合に比べても熱伝達率が低下している。そうすると，本件発明１における角度θに技術的意義があるかについては不明である。(ウ)被告は，引用例２の凹部は，ブレーカに対向する一定の領域に形成されるものであるから，引用発明に甲２技術を適用しても，相違点１のうち，断面高さを規定した数値範囲内には至らないと主張する。
しかし，前記アのとおり，引用発明における凹凸部のパターン１２は，相違点１のうち，断面高さを規定した数値範囲内に形成されるものである。そして，引用発明は，サイドウォール部の補強ゴムから発生した熱をより早く表面部に移動させて放熱効果を高めるものであるから，引用発明における凹凸部のパターン１２を，あえて引用例２の凹部のように，ブレーカに対向する一定の領域に限定する必要はない。したがって，引用発明に甲２技術を適用した場合における，凹凸部が形成される領域は，引用例２の凹部が形成される領域によって左右されるものではない。
ウ小括


平成２９第１１８６号   自動車過失運転致死被告事件
判         決
主文
被告人は無罪。
理由
第１争点等
１本件公訴事実の要旨は次のとおりである。
被告人は，平成２６年５月１７日午前７時３５分頃，大型貨物自動車（以下「被告人車両」という。）を運転し，名古屋市ａ区ｂｃ丁目ｄ番地先片側２車線道路の第１車両通行帯をｅ区方面からｆ区方面に向かい進行するに当たり，同車両通行帯左側方に設置された路肩と自車左側の間の通行余地を進行してくる自転車等があることを予測されたのであるから，その進路を妨害しないように留意し，ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り，ハンドルを的確に操作せず，進路を適正に保持することなく漫然時速約３５ｋｍで進行した過失により，自車を道路左端に寄せて走行させ，折から左後方から同通行余地を進行してきた被害者（当時２４歳）運転の自転車（以下「被害者自転車」という。）に気付かず，同自転車右側部に自車左側部を衝突させて同人を路上に転倒させ，よって，同人に右側腹壁開放創等の傷害を負わせ，同年６月３日，Ａ病院において，同人を前記傷害に基づく多臓器不全により死亡させた。
２本件の争点は，過失の有無である。
⑴検察官は，次のとおり主張する。
被告人は，被告人車両左側に通行余地があったことを認識できる状況にあり，そこを通行する自転車等があることを予見できたから，左転把して被告人車両を左に寄せる際には，かかる自転車等の存在を予測して，その有無及び安全を確認して左転把する注意義務があったのにこれを怠り，左側の通行余地の安全を十分確認せずに左転把して被告人車両を左に寄せ，被害者自転車に被告人車両を衝突させており，被告人に注意義務違反があった。
⑵これに対し，弁護人は次のとおり主張する。
走行中の被告人車両左側の通行余地に自転車が進入することの予見可能性はなく，防音壁の外側に自転車・歩行者道が設けられている本件事故現場の道路構造上，防音壁の内側の車道部分に自転車が進入することを予見して結果回避行動をとるべき義務はない。また，被告人は，ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持して第１車両通行帯の中央付近を走行しており，被告人車両を道路左端に寄せて走行させた事実はなく，公訴事実記載の注意義務違反はない。
第２前提事実等
１証拠によれば，本件事故現場の状況及び事故態様について，以下の事実が認められる。
⑴本件事故現場は，交通頻繁な片側２車線の国道ｇ号線北行車線（以下「本件道路」という。）の第１車両通行帯である。第１車両通行帯は幅約３．８ｍ，外側線の縁石側の端から縁石までの幅は約０．７ｍである。本件道路の西側には防音壁が設置されており，さらにその西方には歩道が整備されている。
⑵被告人車両は，大型貨物自動車で，長さ約１１．９６ｍ，幅約２．４９ｍ，高さ約３．７８ｍ，タイヤは４軸で，うち第３・４軸はいずれもダブルタイヤである。被害者自転車は，２７インチのロードバイクである。
⑶被害者自転車は，時速約３６ｋｍで走行中の被告人車両を上回る速度で，同車の左後方から，その左側面と縁石との間の通行余地を進行し，被告人が被害者自転車に気付かないまま，被告人車両左側部と被害者自転車右側部が衝突し，被害者は路上に転倒した（本件事故）。被害者は，本件事故により右側腹壁開放創等の傷害を負い，入院先の病院で死亡した。被害者のけがの部位，被告人車両及び被害者自転車の各損傷状況及び痕跡等からすると，被告人車両の第１・２軸付近が被害者自転車と衝突したものと認められる。
⑷本件事故現場には，事故後の被害者の転倒地点及び被害者自転車転倒地点の南方の，第１車両通行帯外側線と縁石との間の路面に，長さ約１．８ｍの擦過痕（以下「本件擦過痕」ということがある。）が印象されていた。
２なお，弁護人は，本件事故当日に実施された被告人立会の実況見分に関する実況見分調書及びその訂正に関する捜査報告書（以下，これらをまとめて「本件実況見分調書」ということがある。）の証拠能力及び信用性を否定する。当裁判所は，次のとおり，証拠能力及び信用性を認めた（ただし，本   件実況   見分調   書添付   の現場   見取図   （以下   「本件   現場見   取図」   という。）記載の位置という限度での信用性に
とどまる。）。
⑴確かに，弁護人指摘のとおり，本件現場見取図は，実況見分に立ち会っていない警察官Ｂが作成したものであり，後日，被害者自転車転倒地点（㋑）が訂正されている。
まず，本件現場見取図の作成及び訂正の経緯について，本件実況見分調書作成者である証人Ｃの供述によれば，実際に実況見分を行った同人が，計測結果等のメモに基づきＢに指示して本件現場見取図を作成させ，現場写真等とともに添付して本件実況見分調書を作成したこと，後日，Ｃが本件実況見分調書の点検作業の際に，本件現場見取図記載の被害者自転車転倒地点（㋑）が写真と合わないことに気付き，訂正の捜査報告書を作成したことが認められる。Ｃの供述に不自然，不合理な点はなく，これによれば，ＢはＣのメモに基づきその補助者として本件現場見取図を作成したにすぎないから，本件現場見取図についてもＣ作成の本件実況見分調書と一体のものとして刑事訴訟法３２１条３項により証拠能力が認められる。
⑵弁護人は，本件現場見取図に記載された事故後の被害者転倒地点（㋐）の特定根拠となった血痕の写真が本件実況見分調書に添付されておらず，同調書添付写真の血痕の位置からすると，被害者転倒地点（㋐）は被害者自転車転倒地点（㋑）より南方であり，本件現場見取図は，血痕の位置ひいては㋐地点を誤って記載しており，正確性に疑義がある旨主張する。


しかしながら，本件現場見取図記載の血痕は，縁石と防音壁の間のものであるのに対し，弁護人指摘の血痕は，本件道路の第１車両通行帯内のもので，位置が明らかに異なっているため別物だと思われる。仮に，被害者転倒地点が被害者自転車転倒地点より南方であったとすると，被害者自転車は大破しており被告人車両にれき過されたと認められるのに対して，路上に倒れていたはずの被害者の身体がれき過されていないことの説明がつかず，不合理である。また，Ｃの供述，捜査報告書，本件実況見分調書添付写真，本件事故当日に実施された被告人車両の後続車両運転者Ｄ立会の実況見分調書及び警察官調書等の証拠によれば，㋐地点は，現場の血痕並びに被告人及び前記Ｄが見た本件事故後に被害者が倒れていた位置によって正しく特定されたものであること，㋑地点は，本件事故現場に遺留されていた被害者自転車の位置によって特定されており，訂正後の位置が正しいことが認められる。
⑶また，弁護人は，本件実況見分調書における衝突地点の特定に根拠がない旨主張する。
確かに，本件道路は東西に防音壁が設置されているため，運転者において，風景から具体的な地点を特定することは難しいといえるが，案内標示との距離感などから大まかな特定は可能である。被告人は公判廷において，異音との前後は不明だが，サイドミラーで自転車が倒れるのを見て，後輪でひかないようハンドルを右に切ってブレーキを掛け，被告人車両を左に寄せて停車した旨述べているところ，Ｃ及び被告人の供述によれば，本件事故後に現場に駆け付けたＣに対し，被告人が，後方に異音を感じ，被告人車両を左に寄せて停車した旨述べて，大体の位置を警察官と一緒に確認したこと，被告人車両の停止地点（③）は，実況見分時に被告人車両が停車していた位置であること，実況見分時の被告人の指示説明によって特定された②地点（後方に異音を感じてブレーキを掛けた衝突時の運転地点）は，本件実況見分調書記載の他の地点（③㋐，訂正後の㋑，道路擦過痕）に照らして格別不合理な点は見当たらないことなどからすると，本件現場見取図記載の衝突時の被告人車両の位置
かな位置と
して特定されたものとしては，十分な根拠があるものと認められる。３前記２のとおり，本件実況見分調書によれば，本件事故   発生時の被告人
車両の位置は，本件現場見取図
点付近であると認められる。
弁護人は，被告人車両のタコグラフの解析結果によると，被告人車両は本件事故後停止まで４４ｍ走行しており，時速３５ｋｍ走行時の空走距離を考慮すると本件事故発生時の被告人車両の位置は②地点より南方である旨主張するが，前記解析結果にあるとおり，タコグラフのチャート紙の瞬間速度記録線に斜め方向の速度変化が見られ，所要時間及び走行距離が正確なものとはいえないことを看過しているから，弁護人の主張は採用できない。
なお，捜査段階で本件事故の衝突状況等について鑑定を行った証人Ｅは，本件擦過痕は被告人車両が被害者自転車を踏んで引きずって印象されたも
のであり，本件
りで，被害者自転車が第１車両通行帯外側線より縁石側を走行し，そのハンドルが同外側線の車道側の端付近で被告人車両に接触した，本件擦過痕が外側線側から縁石側に向かっていることからすると被告人が被告人車両のハンドルを左に切ったと考えられる旨供述する。しかし，Ｅは，被告人車両の左第２軸がダブルタイヤで被害者自転車を踏んで本件擦過痕を残した旨供述するところ，被告人車両の第２軸はシングルタイヤであることを看過している点で信用性に疑問がある。この点をおくとしても，自転車の形状は複雑であるため，被告人車両のタイヤに踏まれた部分とは別の部位が路面に本件擦過痕を残す可能性は否定できず，Ｅが述べるように本件擦過痕上を被告人車両のタイヤが通過したとは必ずしも言い切れない。また，証人Ｆが指摘するように，本件擦過痕はやや右に湾曲しており，同人が本件擦過痕の角度として再現，測定した値が正確かどうかはおくとしても，Ｅが述べるように被告人車両の左第２軸のタイヤが本件擦過痕上を通過した場合，被告人車両の左前部が縁石に衝突ないし接触しかねない状況になり，不自然，不合理である。したがって，衝突地点及び本件擦過痕から推測される被告人車両の走行軌跡に関するＥの見解は，採用できない。
第３過失の有無についての検討
１前記第２の１のとおり，本件道路は，交通頻繁な国道で，西側に防音壁が設置され，その西方に歩道が整備されていることからすると，歩行者や自転車の通行が想定されていないものと認められる。
また，本件事故現場の第１車両通行帯は幅約３．８ｍ，被告人車両は幅約２．４９ｍであるから，被告人車両が第１車両通行帯の中央を走行した場合，被告人車両の左側面と外側線との幅は約０．６ｍ，これに外側線と縁石までの幅約０．７ｍを併せても約１．３ｍである。証拠によれば，実際に，被告人車両と車両諸元が同一の大型貨物自動車を本件道路の第１車両通行帯に置き，被告人に本件事故時の走行状況を再現させて，同車両左側面と縁石との通行余地の幅を計測したところ約１ｍであり，自転車（２８インチのロードバイク）に乗車した警察官に，同通行余地を走行させたところ，時折その着衣等が大型貨物自動車側面に接触するなど，安全走行が極めて困難な状況であったこと，本件道路の第１車両通行帯を通行する標準的な大型貨物自動車等を任意に抽出，調査したところ，車両左側の通行余地は約１ｍであったこと，本件道路を通過するロードバイクライダーを抽出し，第１車両通行帯を時速約３５ｋｍで走行する大型貨物自動車の左側通行余地１ｍの条件で，同車両の左側を追い抜いたり接近したりするか聞き取り捜査をしたところ，いずれの対象者も否定したことが認められる。


平成２７年１１月２６日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２６年（行ケ）第１０２３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１０月１５日
判        決
原告      Ｘ
同訴訟代理人弁理士    白    坂              一
播    磨      里江    子
被              告    岩崎電気   株式会   社同訴訟代理人弁理士    澤    野      勝      文
川    尻              明
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２０１４－３０００６２号事件について平成２６年９月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴被告は，昭和３７年１２月２１日，指定商品を第１１類「電球類及照明器具」として，「アイライト」の片仮名を横書きして成る商標（以下「本件商標」という。）につき，設定の登録を受けた（商標登録第０６０２６９９号。甲１，乙１）。本件商標は，５回にわたり，商標権の存続期間の更新が登録され，その間，平成１６年４月１４日に，指定商品を第１１類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換えが登録された（甲１）。
⑵原告は，平成２６年１月３０日，本件商標の不使用を理由として本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し，同年２月１８日，同審判の請求が登録され，取消２０１４－３０００６２号事件として係属した。特許庁は，同年９月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同日，その謄本が原告に送達された。
⑶原告は，同年１０月２４日，本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，被告が，平成２３年１０月１２日付けで，本件商標が付された個装箱で包装したメタルハライドランプ水中灯を納品した行為（以下「本件行為」という。）を認定し，同行為をもって，本件審判の請求の登録前３年以内（以下「要証期間」という。）に日本国内において，商標権者である被告が上記請求に係る指定商品について，本件商標と社会通念上同一ということのできる商標を使用していたことを証明したものと認められるから，本件商標の登録は，商標法５０条の規定により取り消すことはできない，というものである。
３取消事由
商標法５０条所定の使用の事実を認定した誤り
⑴被告が提出した証拠から本件行為を認定できないこと⑵本件行為が商標法５０条所定の「使用」の事実に該当しないこと
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
１被告が提出した証拠から本件行為を認定できないことについて被告が提出した証拠（乙３～乙６，乙８～乙１１）から，本件商標の使用の事実を認めることはできず，したがって，本件審決の認定，判断は誤りである。
⑴乙第３号証について
乙第３号証の写真は，「メタルハライドランプ水中灯」と本件商標である「アイライト」を印字したラベルが貼付された個装箱の存在を示すものにすぎず，本件行為を立証するものではない。
しかも，乙第３号証は，その撮影日，撮影場所及び撮影者が不明であり，客観的な裏付けを欠く。さらに，①被告が平成１８年にＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の全種類について見込み生産を中止し，在庫を抱えなくて済む受注生産に切り替えたことに鑑みると，ラベルの在庫も抱えていないはずであること，②乙第３号証に写っているラベルは，新しいものと見られること，③乙第３号証の写真は，本件商標を表示したラベルと一般的な箱を用いれば，容易に撮影できるものであることから，乙第３号証については，審判に提出された平成２６年３月２０日の時点において，被告が本件商標を印字したラベルを作成して個装箱に貼付し，これを撮影したものとみることができる。
⑵乙第４号証及び乙第５号証について
乙第４号証（物品受領書）及び乙第５号証（請求書控え）のいずれにも，「アイライト」は表示されておらず，これらの書証は，取引において本件商標を使用したことを立証するものとはいえない。
乙第４号証には，平成２３年１０月１２日付けでメタルハライドランプ水中灯が被告の取引先である静岡ミツワ電機株式会社沼津営業所（以下「ミツワ電機」という。）に納入された旨が記載されているところ，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」及び「特殊用途ＨＩＤランプ」と記載されているのみであり，納入された商品が「アイライト」であるとの記載はなく，また，その商品が，本件商標を表示したラベルを貼付した個装箱に入れられた状態で納品されたか否かは不明である。乙第５号証にも，製品名として「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」と記載されているのみであり，その製品が「アイライト」であるとの記載はなく，また，その製品が，本件商標を表示したラベルを貼付した個装箱に入れられた状態で納品されたか否かは不明である。
⑶乙第６号証について
ア乙第６号証（水中灯「アイライト」の取引に関する証明願兼証明書）においても，メタルハライドランプ水中灯が本件商標を表示したラベルを貼付した個装箱に入れられた状態で納品されたか否かについては，言及されていない。この点に関し，被告の埼玉製作所の従業員であるＡの陳述書（乙１４）には，「２０１１年１０月７日に行った２０００Ｗメタルハライドランプ水中灯アイライト（Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ）に関する製品受渡検査及び包装工程検査の事実」について説明する旨記載されているところ，一般的なチェック工程及び補助材と乙第６号証との関係についての説明はあるものの，平成２３年１０月７日の検査時の状況と乙第６号証との関係については言及されていない。
したがって，本件行為の当時，実際に，本件商標が印字されたラベルが個装箱に貼付されていたか否かは，依然として不明である。
イさらに，以下の点によれば，乙第６号証の信用性は，低いものというべきである。


(ア)被告によれば，乙第６号証の別紙写真は，被告の従業員であるＢが撮影したものであるところ，同人は，本件行為に係る平成２３年１０月１２日のメタルハライドランプ水中灯の取引に関わりのない者と推認される。(イ)上記取引当時における個装箱のラベルの状態を知り得るのは，Ａであると推認されるが，乙第６号証は，被告代表者が作成し，前記(ア)のとおりＢが別紙写真を撮影し，被告の従業員であるＣが同写真撮影のために新たに個装箱の取り寄せを依頼したものであり，いずれも，前記取引当時における個装箱のラベルの状態を知るはずもない者である。
(ウ)乙第６号証は，平成２６年３月に，前記(イ)のとおり被告代表者が作成したものであり，ミツワ電機代表者であるＤが証明に係る陳述をしている。しかしながら，被告の従業員数が１０００人以上であり，ミツワ電機の従業員数も５００人以上であることに鑑みると，被告代表者及びＤのいずれにおいても，平成２３年１０月１２日当時において取引されている商品を実際に確認していたとは考えられず，また，約２年半も経過した平成２６年３月に，上記取引当時の商品の包装状態を記憶していることについては，疑問である。加えて，前記(イ)のとおり，被告代表者が上記取引当時における個装箱のラベルの状態を知っているとは考えられず，Ｄにおいても同様である。
(エ)乙第６号証は，Ｄではなく，被告が別紙写真を用いて作成したものであり，このこと自体からも，信用性を欠く。また，乙第６号証の別紙写真は，前記⑴の乙第３号証の写真と同様の理由により，審判に提出された平成２６年３月の時点において，被告が本件商標を印字したラベルを作成して個装箱に貼付し，これを撮影したものとみることができる。
⑷乙第８号証について
乙第８号証（平成２７年１月２６日付けランプ用個装箱の取引に関する証明願兼証明書）には，株式会社田島紙工（以下「田島紙工」という。）が，平成２３年１０月６日に，本件商標を表示したラベルが貼付された個装箱の製作を被告から受注し，同月７日に納品した旨が記載されているところ，被告代表者及び田島紙工代表者であるＥのいずれにおいても，平成２３年１０月６日当時において納品された個装箱を実際に確認していたとは考えられず，また，それから３年以上経過した平成２７年１月２６日の時点において，上記納品の内容を記憶していることについては，疑問である。Ｅ自身が，箱本体の組立て及びラベル貼付の加工をしたとも，考えられない。加えて，乙第８号証は，Ｅではなく，被告が従業員に撮影させた写真を用いて作成したものであり，このこと自体からも，信用性を欠く。
⑸乙第９号証について
乙第９号証（平成２７年１月２６日付けラベルの取引に関する証明願兼証明書）には，コスモプリンツ株式会社（以下「コスモプリンツ社」という。）が，約１０年以上前に，被告から依頼されて本件商標を表示したラベルを印刷した旨が記載されているところ，被告代表者及びコスモプリンツ社の代表者であるＦのいずれにおいても，１０年以上前に印刷されたラベルの表記を詳細に記憶しているとは考えられない。加えて，乙第９号証は，Ｆではなく，被告が従業員に撮影させた写真を用いて作成したものであり，このこと自体からも，信用性を欠く。仮に，前記記載のとおりの事実が存在したとしても，そのラベルが要証期間内に使用されたことを立証したことにはならない。
⑹乙第１０号証及び乙第１１号証について
乙第１０号証（注文書）及び乙第１１号証（買掛金伝票（納品書））は，それぞれ，個装箱の注文と納品を示すものにすぎず，実際に本件商標「アイライト」の印字されたラベルを貼った個装箱が納品されたことを立証するものということはできない。また，被告において本件商標を表示したラベルが貼付された個装箱にメタルハライドランプ水中灯を入れて納品したことを直接立証するものともいうことができない。
さらに，乙第１０号証及び乙第１１号証中の「ＰＤ０２０２Ｌ０１／Ｍ２０００ＢＷ－１Ｐ」の記載と，乙第６号証及び乙第８号証の各別紙写真に見られる「Ｍ２０００ＢＷ－Ｖ」の記載とは厳密には一致しておらず，同一の物が発注及び納品されたか疑わしい。
⑺証拠間の矛盾について
被告が販売するＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」は，需要が大幅に減少し，特に平成１８年以降は，被告が受注生産に切り替えたほどである。この点に鑑みると，本件商標を表示したラベルの枚数につき，平成１５年頃に２０００枚程度が田島紙工に支給されたという乙第１７号証の記載と，平成２７年４月に被告の従業員が田島紙工を訪問した際に約１００枚あったことを確認したという乙第１６号証の記載とは，明らかに矛盾する。
２本件行為が商標法５０条所定の「使用」の事実に該当しないことについて以下の点によれば，仮に本件行為が認定されたとしても，商標法５０条所定の「使用」の事実に該当しない。
⑴本件商標は，本件行為当時，被告が販売していたメタルハライドランプ水中灯について，出所表示機能を果たしていなかった。
ア被告とミツワ電機との取引状況
被告が提出した証拠中，本件商標が表示されているのは，乙第３号証の写真及び乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱に貼付されたラベルのみである。乙第４号証（物品受領書）及び乙第５号証（請求書控え）のいずれにおいても，メタルハライドランプ水中灯は，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」と記載されており，本件商標は記載されていない。
加えて，乙第５号証には，製品「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の価格が明記されているのに対し，本件商標を表示したラベル及びこれを貼付した個装箱には，値段に関する記載の存在は確認できない。
イ前記アの個装箱に貼付されたラベルの表示態様
白地のラベルに，上から順に，「メタルハライドランプ水中灯」，「アイライト」及び「Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」の文字が表示されている。本件商標である「アイライト」が黄色地に白抜きの文字で表示されているのに対し，「メタルハライドランプ水中灯」及び「Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」は，いずれも黒の太文字で，「アイライト」の文字よりも濃く鮮明に表示されている。また，文字の大きさは，「Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」が最も大きい。


以上によれば，個装箱に貼付されたラベルにおいては，「Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」の文字が，本件商標である「アイライト」の文字よりも，目を引く顕著な態様で表示されている。
ウ小括
前記ア及びイによれば，被告及びミツワ電機のいずれも，メタルハライドランプ水中灯につき，「アイライト」ではなく，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の名称で認識して受発注を行っていたものということができる。
⑵被告は，メタルハライドランプ水中灯を入れる個装箱に本件商標を使用していたにすぎず，これをもって，本件商標の指定商品である電球類及び照明用器具に本件商標を使用していたということはできない。
⑶商標とは，業として商品を生産し，証明し，又は譲渡する者がその商品について使用をするものである（商標法２条１項１号）から，商標法５０条所定の「使用」とは，業としての使用を意味する。そして，商標法が保護する業務上の信用は，商標の継続使用により化体するものであり，このことから，「業として」は，「一定の目的の下に反復・継続する行為として」を意味するものと解される。そして，以下の点によれば，本件行為当時，被告が本件商標を反復継続して使用する意思を有していなかったことは明らかであるから，本件行為は，業としての使用ということはできない。
すなわち，１９９０年代後半以降，ＨＩＤランプ集魚灯の需要が大幅に減少したこと，ＬＥＤランプ集魚灯が出現したことから，近年，ＨＩＤランプ集魚灯である「アイライト」の需要は相当に減少しており，乙第４号証及び乙第５号証によれば，３年間で，１個のＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の受注が１回あったのみであった。しかも，被告は，前記１⑴のとおり，平成１８年にＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の全種類について受注生産に切り替え，市場の流通性が閉ざされたにもかかわらず，宣伝広告等を何ら行っていなかった。これらの事実によれば，被告には，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」につき，反復継続して多数の取引相手との間で取引をする意思を有していなかったものと推認できる。
〔被告の主張〕
１被告が提出した証拠から本件行為を認定できないことについて被告は，平成２３年１０月６日に田島紙工に発注し，同月７日に同社から納品された，本件商標を表示したラベルが貼付された品目「ＰＤ０２０２Ｌ０１／Ｍ２０００ＢＷ－１Ｐ」の個装箱（乙１１）に入れたメタルハライドランプ水中灯「アイライト」（Ｍ２０００ＢＷ－Ｖ）を，ミツワ電機に販売しており，したがって，本件行為を認定した本件審決の判断に誤りはない。
⑴乙第３号証について
乙第３号証の写真の撮影者，撮影場所及び撮影年月日は，証拠説明書に記載されている。また，メタルハライドランプ水中灯を入れる個装箱は，当該水中灯の形状及びサイズに合わせて作る特注仕様品であり，市販されている既製品の箱を使用することはできない。
⑵乙第４号証及び乙第５号証について
ア物品受領書や請求書等の取引書類には，通常，取引に係る商品を特定する全ての情報を表示し得るほどのスペースがなく，また，簡易迅速が重んじられる商取引においては，商品番号等で商品を特定し，商標や商品名の表示を省略することは，日常的に行われている。
以上に鑑みると，乙第４号証及び乙第５号証には，「アイライト」の表示はないものの，乙第２号証，乙第３号証及び乙第６号証から，取引に係る商品がメタルハライドランプ水中灯「アイライト」であることは，明らかである。イメタルハライドランプ水中灯は，衝撃や振動が加えられると破損するおそれが大きいガラス製品であり，破損すれば，負傷のおそれ，封入物の水銀の飛散による健康被害，環境破壊のおそれがある。また，直接手で触れることによって手の脂や汚れが付着した場合，そのままの状態で使用すると，破損，短寿命，低照度の原因となるおそれがある。したがって，メタルハライドランプ水中灯を，個装箱に入れないで納品，販売することはあり得ない。
また，メタルハライドランプ水中灯の個装箱は，販売，返品，輸送，持ち運び，保管，廃棄及び取扱説明書の収納に必要不可欠なものである。以上によれば，乙第４号証及び乙第５号証に記載されている商品番号「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」のメタルハライドランプ水中灯が乙第３号証及び乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱に入れられてミツワ電機に納品，販売されたことは，容易に推認でき，殊更に証明を要するまでもない。
⑶乙第６号証について
ア前記⑵イのとおり，メタルハライドランプ水中灯を個装箱に入れずに販売することはあり得ず，メタルハライドランプ水中灯が乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱に入れられてミツワ電機に納品，販売されたことは，容易に推認でき，殊更に証明を要するまでもない。


イ以下の点によれば，乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱と同じものが，本件審判の請求の登録前から製造されていたことが認められる。すなわち，乙第８号証によれば，①その別紙写真に写っているランプ用個装箱（１ピース包装箱）は，田島紙工が，箱本体の組立てと箱表面に「メタルハライドランプ水中灯アイライト   Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」のラベルを貼付する加工とを行って製造したものであること，②田島紙工は，平成２３年１０月６日に上記個装箱と同じものを被告から受注し，同月７日に納品したことが認められ，これらの事実は，被告が平成２３年１０月６日付けで田島紙工に対して発行した包装箱の「注文書」である乙第１０号証及び田島紙工が同月１１日付けで被告に対して発行した「買掛金伝票（納品書）」である乙第１１号証によって裏付けられる。また，乙第９号証によれば，コスモプリンツ社は，従来から現在に至るまで，被告が製造，販売する製品に使用するラベルや取扱説明書等の印刷を請け負っており，１０年以上前，被告からの依頼により前記別紙写真のランプ用個装箱に貼付されている前記ラベルを印刷したことが認められる。２本件行為が商標法５０条所定の「使用」の事実に該当しないことについて⑴乙第３号証及び乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱は，本件商標の指定商品を個別に包装するために使用する専用の包装箱であるから，その箱の表面に付した商標は，指定商品について使用されたものと認められる。⑵商標法第５０条２項は，審判被請求人は，要証期間内に登録商標の使用の事実があることを証明すれば，商標登録の取消しを免れるというものであり，上記使用の事実が複数回あることを証明しなければ商標登録の取消しを免れないというものではない。
したがって，本件商標の使用の証明に係る「メタルハライドランプ水中灯」の取引が１度であるという理由によって本件商標の登録を取り消すことはできない。⑶本件行為に係るメタルハライドランプ水中灯「アイライト」の取引は   ，ミツワ電機との間で物品受領書，請求書等の取引書類を取り交わして行われたものであるから，ロット販売商品以外の商品については，１個からの販売（取引）も普通一般に行われていることにも鑑みると，前記取引は，反復継続的意思をもって業として行う通常の商取引である。
第４当裁判所の判断
１本件行為について
⑴認定事実
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下のとおり認められる。ア被告は，各種光源，照明器具，光応用機器（紫外線・赤外線・電子線応用）等の製造及び販売を業とする株式会社である（甲６）。イ被告の埼玉製作所技術課「集魚灯『アイライト』」漁船機関昭和６２年１０月特集号（乙２，社団法人漁船機関技術協会）には，「弊社のアイライト」につき，①照明用ＨＩＤランプの技術と経験を基に開発された高効率の集魚灯であり，メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプがあること，②メタルハライドランプは，船上用及び水中用として，２ｋＷと４ｋＷのものがあり，その光源色には白色と緑色があることが記載されている。また，「表－１アイライト特性一覧表」には，船上灯としてのメタルハライドランプには，「形式Ｍ２０００Ｂ－Ｗ，発光色白色，ランプ電力２０００Ｗ」，「形式Ｍ２０００Ｂ－Ｇ，発光色緑色，ランプ電力２０００Ｗ」，「形式Ｍ２０００Ｂ－Ｆ，発光色白色（けい光色），ランプ電力２０００Ｗ」，「形式Ｍ４０００Ｂ－Ｗ，発光色白色，ランプ電力４０００Ｗ」があり，水中灯としてのメタルハライドランプには，「形式Ｍ２０００ＢＷ－Ｗ，発光色白色，ランプ電力２０００Ｗ」，「形式Ｍ２０００ＢＷ－Ｇ，発光色緑色，ランプ電力２０００Ｗ」，「形式Ｍ４０００ＢＷ－Ｗ，発光色白色，ランプ電力４０００Ｗ」，「形式Ｍ４０００ＢＷ－Ｇ，発光色緑色，ランプ電力４０００Ｗ」があることが，記載されている。また，被告が平成２年頃から平成１２年頃にかけて配布していたパンフレットには，「アイライト集魚灯ランプ」，「アイライト    集魚灯ホルダ」，「アイライトサンマ灯具」などの記載がみられる（乙１６）。このように，被告は，照明用ＨＩＤランプを基に開発された集魚灯である船上灯のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプ並びに水中灯のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプを製造，販売しており，いずれのランプも「アイライト」と呼んでいた。
ウ平成１９年頃以降，ＬＥＤ集魚灯の普及，実用化が推進されるようになり，ＨＩＤランプ集魚灯を使用する漁船は，減少する傾向にある。被告においても，ほぼ同じ頃，需要減を受けて，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の生産方式を従前の見込み生産から受注生産に切り替えた。
しかし，ＨＩＤランプ集魚灯は，ＬＥＤ集魚灯よりも照射範囲が広く，集魚能力が勝っていることから，現在でもＨＩＤランプ集魚灯を使用している漁船はあり，被告は，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の交換ランプの注文を受けている。ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」は，用途の特殊性，大型で非常に高価なランプであることに加え，点火に専用の電源装置を要することなどから，その需要者は，イカ釣り漁船やサンマ棒受け網漁船の船主に限られ，一般の消費者や企業が購入するものではない。このことから，被告は，従前から，インターネットによる広告など一般の消費者や企業に向けた広告宣伝は，行ってこなかった（乙１６）。エメタルハライドランプ水中灯は，衝撃や振動が加えられると破損するおそれが大きいガラス製品であり，破損すれば，負傷のおそれ，封入物の水銀の飛散による健康被害，環境破壊のおそれがある。また，直接手で触れることによって手の脂や汚れが付着した場合，そのままの状態で使用すると，破損，短寿命，低照度の原因となるおそれがある。したがって，メタルハライドランプ水中灯を，個装箱に入れないで納品，販売することはあり得ない。
また，メタルハライドランプ水中灯の個装箱は，販売，返品，輸送，持ち運び，保管，廃棄及び取扱説明書の収納に必要不可欠なものである。オ田島紙工は，被告が製造，販売するランプ類の個装箱の製造を受注しており，その中には，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の一種であるメタルハライドランプ水中灯「アイライト」も含まれていた。


田島紙工は，平成１４年頃から平成１５年頃，メタルハライドランプ水中灯「アイライト」の個装箱（以下「本件個装箱」という。）に貼付するラベル（以下「本件ラベル」という。）を，被告から支給された。
本件ラベルは，長方形をしており，長辺を縦，短辺を横として，上段から，「メタルハライドランプ」，「水中灯」の文字がいずれも白地に黒の太字で表示されている。その下に，本件商標である「アイライト」の文字がオレンジ地に白抜きで表示され，次いで，「Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」の文字が白地に黒の太字で表示されており，下方には水中灯のイラストが白色でオレンジ地に描かれている。田島紙工においては，以下の工程により，本件個装箱を製造していた。すなわち，①ロール裁断機を用いて段ボールを個装箱の展開サイズに裁断し，②ダイカッタを用いて裁断した段ボールを個装箱の展開形状に打ち抜き，③これを接着剤でサイド貼りして箱構造に組み立て，④組立て完了後，本件ラベルの裏面に糊を塗布し，個装箱の表面に張り付ける（乙１６，乙１７）。
カ被告の照明調達課が平成２３年１０月６日付けで田島紙工宛てに作成した注文書（乙１０）には，注文ＮＯ１０６８２５１９の「ＰＡ０１７８Ｌ０１／Ｍ２０００ＢＷ－１２Ｐ」１枚，注文ＮＯ１０６８２５２２の「ＰＤ０２０２Ｌ０１／Ｍ２０００ＢＷ－１Ｐ」１枚の記載があり，田島紙工が作成した買掛金伝票（納品書）（乙１１）には，注文主として被告の照明調達課が，出荷日として「２０１１／１０／０７」が，それぞれ記載されており，注文ＮＯ１０６８２５１９の「ＰＡ０１７８Ｌ０１／Ｍ２０００ＢＷ－１２Ｐ」１枚，注文ＮＯ１０６８２５２２の「ＰＤ０２０２Ｌ０１／Ｍ２０００ＢＷ－１Ｐ」１枚と記載されている。上記の「ＰＡ０１７８Ｌ０１」及び「ＰＤ０２０２Ｌ０１」は，オンライン受発注システムのコンピュータによって自動的に付番されるコードであり，「Ｍ２０００ＢＷ」は，ランプの型式番号（形式）を示すものであり，「１Ｐ」は，ランプを１本ずつ個包装する１ピース箱（個装箱）を示す（乙１７）。キ被告の埼玉製作所の従業員であるＡが作成した製品受渡検査成績書（乙１４別紙Ⅰ）には，「検査日２０１１年１０月７日（金）」と記載されており，「製品形式」の欄に「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」，「生産数」の欄に「１」の記載があり，「ロットの合否判定」については「合格」の不動文字に印が付けられている。また，Ａが作成した包装工程検査成績書（乙１４別紙Ⅱ）には，「製造日１１年１０月７日（金）」と記載されており，「形式」の欄に「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」，「仕掛数（本）」の欄に「１」，「良品数（本）」の欄に「１」，「不良数（本）」の欄に「０」の記載がある。また，同書面には，「品質特性，管理項目」として，「※１箱表示状態」，「※２マーク確認」及び「※３    取扱説明書」が挙げられており，これらの各項目につき，形式別に「実測，チェック」及び「合否判定」の欄が設けられている。
箱表示状態の実測チェックは，包装箱に貼付されたラベルの印刷表示や包装箱に直接印刷された表示の判読の可否をチェックするものであり，マーク確認の実測チェックは，製品であるランプの外球に付された品名や型式番号（形式）等のマークと包装箱に表示された品名や型式番号（形式）等との不一致の有無をチェックするものである。取扱説明書の実測チェックは，取扱説明書の同封の有無をチェックするものであるが，メタルハライドランプ水中灯アイライトについては，更に，個装箱内のランプのネック部に，当該ランプを個装箱内で安定させるための段ボール紙製の補助材が取り付けられているか否かもチェックする。「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の「※１箱表示状態」，「※２    マーク確認」，「※３取扱説明書」の各「実測，チェック」欄及び「合否判定」欄には，いずれも「✓」印が付けられている（乙１４）。
ク被告の静岡営業所が発行した物品受領書（乙４）には，「御得意先」としてミツワ電機の沼津営業所が記載されており，「１１／１０／１２」，伝票番号「１９５０４２」，製品名欄に「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ特殊用途ＨＩＤランプ」，数量欄に「１」と記載されている。
被告の静岡営業所がミツワ電機の沼津営業所宛てに発行した平成２３年１０月３１日付け「請求書控え１１年１０月度」（乙５）中には，「１１年    月日」欄に「１０．１２」，伝票番号に「１９５０４２」，製品名欄に「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」，数量欄に「１」，単価欄に「２８，０００」，金額（合計）欄に「￥２８，０００」と記載されている。
⑵本件行為の認定について


ア前記⑴において認定したとおり，①被告は，遅くとも昭和６２年頃から高効率のＨＩＤランプ集魚灯を「アイライト」として製造，販売していたが，平成１９年頃以降，その需要が減少し，受注生産に切り替えたこと，②もっとも，現在でもＨＩＤランプ集魚灯を使用している漁船はあり，被告は，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の交換ランプの注文を受けていること，③ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」には，船上灯と水中灯があり，「Ｍ２０００ＢＷ」は水中灯の形式の１つであること，④田島紙工は，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の一種であるメタルハライドランプ水中灯「アイライト」を含む被告が製造，販売するランプ類の個装箱の製造を受注しており，平成１４年頃から平成１５年頃，本件個装箱に貼付する本件ラベルを被告から支給されたこと，⑤田島紙工においては，裁断するなどした段ボールを箱構造に組み立てた後，その表面に本件ラベルを糊で貼付して本件個装箱を製造していること，⑥被告の照明調達課が，平成２３年１０月６日付けで，田島紙工に対し，水中灯としてのメタルハライドランプである形式「Ｍ２０００ＢＷ」を１本ずつ個包装する１ピース箱（個装箱）を発注し，同月７日，納品されたこと，⑦同日，被告の埼玉製作所において，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の製品受渡検査及び包装工程検査が実施され，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」は，いずれの検査も合格したこと，⑧同月１２日，被告が，ミツワ電機に対し，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」１本を２万８０００円で売却し，同日納品したことが認められる。これらの事実によれば，平成２３年１０月１２日，被告がミツワ電機に対して売却した「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」１本は，同月７日に田島紙工から被告の照明調達課に納品された「Ｍ２０００ＢＷ」の１ピース用の個装箱に入れられていたものと推認することができる。そして，前記「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」が合格した包装工程検査には，前記⑴キのとおり，包装箱に貼付されたラベルの印刷表示等の判読の可否をチェックする箱表示状態の実測チェック，製品であるランプの外球に付された品名や型式番号（形式）等のマークと包装箱に表示された品名や型式番号（形式）等との不一致の有無をチェックするマーク確認の実測チェックが含まれていることに鑑みると，前記「Ｍ２０００ＢＷ」の個装箱には，本件ラベルが貼付され，前記「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の品名や型式番号（形式）等のマークに加え，「アイライト」が表示されていたものと推認することができる。
イ以上の事実によれば，被告は，平成２３年１０月１２日付けで，ミツワ電機に対し，本件商標を表示した本件ラベルが貼付された本件個装箱に入れて，メタルハライドランプ水中灯「アイライト」である形式「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」１本を２万８０００円で売却し，同日，納品したものと認定できる。したがって，本件審決が，本件行為を認定したことに，誤りはない。
⑶原告の主張について
ア原告は，被告が販売するＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」は，需要が大幅に減少し，特に平成１８年以降は，被告が受注生産に切り替えたほどであることに鑑みると，本件商標を表示したラベルの枚数につき，平成１５年頃に２０００枚程度が田島紙工に支給されたという乙第１７号証の記載と，平成２７年４月に被告の従業員が田島紙工を訪問した際に約１００枚あったことを確認したという乙第１６号証の記載とは，明らかに矛盾する旨主張する。
イこの点に関し，乙第１７号証において，Ｅは，「各種ラベルの支給枚数につきましては，定かに記憶しておりませんが，（中略）左右二列に振り分けて入れられる小判サイズ（短冊サイズ）のラベルなら倍の２０００枚余りであり，支給枚数が多いラベルは複数の抽斗に収納するなどしているところ，水中灯アイライト（Ｍ２０００ＢＷ－Ｖ）のラベルを収納する抽斗は一つで足りていますから，そのラベルの支給枚数は２０００枚程度ではなかったかと思います。」と述べている。したがって，田島紙工に支給された本件ラベルの枚数が２０００枚程度という乙第１７号証の記載内容は，専らＥの記憶に基づくものであり，それも，本件ラベルを収納する引き出しが１つで足りていることをもって，上記支給枚数を推測したものにすぎない。
そうすると，乙第１７号証の前記記載内容が原告の指摘する乙第１６号証の記載内容と矛盾するとしても，前記⑴及び⑵の認定事実を左右するものではなく，したがって，原告の前記主張は，採用できない。
２本件行為が商標法５０条所定の「使用」の事実に該当するか否かについて⑴前記１のとおり，被告は，本件行為，すなわち，平成２３年１０月１２日，メタルハライドランプ水中灯「アイライト」である形式「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」を，本件ラベルが貼付された本件個装箱に入れて売却，納品したものと認められ，これは，商標法２条３項２号所定の「商品の包装に標章を付したものを譲渡」する行為であるから，商標法５０条所定の「使用」の事実が認められる。
⑵原告の主張（前記第３の２⑴）について


ア原告は，①乙第４号証及び乙第５号証のいずれにおいても，メタルハライドランプ水中灯は，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」と記載されており，本件商標は記載されていないこと，②乙第３号証の写真及び乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱に貼付されたラベルにおいて，「Ｍ２０００ＢＷ－ｖ」の文字が，本件商標である「アイライト」の文字よりも，目を引く顕著な態様で表示されていることなどから，被告及びミツワ電機のいずれも，メタルハライドランプ水中灯につき，「アイライト」ではなく，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の名称で認識して受発注を行っていたものということができるとして，本件商標は，本件行為当時，被告が販売していたメタルハライドランプ水中灯について，出所表示機能を果たしていなかった旨主張する。イしかしながら，商標法５０条の主な趣旨は，登録された商標には，その使用の有無にかかわらず，排他独占的な権利が発生することから，長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは，当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め，国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので，一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。
上記趣旨に鑑みれば，商標法５０条所定の「使用」は，当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り，出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。
ウまた，原告の上記主張は，以下のとおり採用できない。(ア)前記１⑴イのとおり，被告が製造，販売するＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」には，メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプがあり，メタルハライドランプは，船上灯と水中灯に分かれ，それぞれにおいてさらに，発光色やランプ電力等によって，「Ｍ２０００Ｂ－Ｗ」，「Ｍ２０００ＢＷ－Ｗ」など複数の形式に分かれている。
この点に鑑みると，前記集魚灯の受発注等に当たり，「アイライト」のみでは，対象の特定として十分ではないこともあるということができる。現に，Ａが作成した製品受渡検査成績書（乙１４別紙Ⅰ）及び包装工程検査成績書（乙１４別紙Ⅱ）には，前記⑴キのとおり「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」が記載されているほか，同じくＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」に含まれる船上灯としてのメタルハライドランプで，ランプ電力２０００Ｗのものを意味するとみられる「Ｍ２０００Ｂ／ＢＵＨ－Ｅ４０」，「Ｍ２０００Ｂ／ＢＵＨ」が記載されている。以上によれば，被告とミツワ電機は，受発注に当たり，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」のうちのどの製品を対象とするかを特定するために，「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」など形式を明らかにする名称を用い，物品受領書や請求書など取引関係の書類においても，同名称を記載していたものと推認できる。(イ)本件ラベルは，乙第３号証の写真及び乙第６号証の別紙写真に写っている個装箱に貼付されたラベルと同一のものと認められ，その外観は，前記１⑴オのとおりであるところ，本件商標である「アイライト」の文字は，本件ラベルの上方に，白地に黒の太字で表示された「メタルハライドランプ」，「水中灯」の文字に続いて，オレンジ地に白抜きで表示され，上記の文字と同様，鮮明に読み取ることができる。(ウ)以上によれば，本件行為当時，メタルハライドランプ水中灯につき，「アイライト」が出所表示機能を果たしていなかったということはできず，原告の前記主張は，採用できない。
⑶原告の主張（前記第３の２⑵）について
ア原告は，被告は，メタルハライドランプ水中灯を入れる本件個装箱に本件商標を使用していたにすぎず，これをもって，本件商標の指定商品である電球類及び照明用器具に本件商標を使用していたということはできない旨主張する。イしかしながら，商標法５０条所定の「使用」とは，同法２条３項各号所定のいずれかの行為がされていれば足り，商品そのものに本件商標を付する場合に限定されるものではない。そして，前記⑴のとおり，被告は，平成２３年１０月１２日，メタルハライドランプ水中灯「アイライト」である形式「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」を，本件ラベルが貼付された本件個装箱に入れて売却，納品したものと認められ，この行為は，「商品の包装に標章を付したものを譲渡」（商標法２条３項２号）に該当する。よって，原告の前記主張は，採用できない。
⑷原告の主張（前記第３の２⑶）について
ア原告は，商標法５０条所定の「使用」とは，業としての使用を意味し，「業として」は，「一定の目的の下に反復・継続する行為として」を意味するものと解されるところ，本件行為当時，被告が本件商標を反復継続して使用する意思を有していなかったことは明らかであるから，本件行為は，業としての使用ということはできない旨主張する。
イしかしながら，乙第５号証によれば，被告とミツワ電機との間には，平成２３年１０月５日から同月３１日までの間，複数回にわたる取引があり，同月１２日のメタルハライドランプ水中灯「アイライト」である形式「Ｍ２０００ＢＷ／Ｖ」の売買は，その取引の一環として行われたものとみることができる。また，前記１⑵のとおり，ＨＩＤランプ集魚灯は，平成１９年頃以降，需要が減少したものの，現在でもＨＩＤランプ集魚灯を使用している漁船はあり，被告は，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」の交換ランプの注文を受けていること，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」は，需要者がイカ釣り漁船やサンマ棒受け網漁船の船主に限られているので，被告は，従前から，一般の消費者や企業に向けた広告宣伝は行ってこなかったことが認められる。これらの点に鑑みれば，原告指摘のとおり，被告が前記の需要減少を受けてＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」を受注生産に切り替えた後，宣伝広告等を行ってこなかったとしても，それは，被告においてＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」に係る取引を継続する意思を有しないことを示すものではない。
さらに，ＨＩＤランプ集魚灯「アイライト」は，前述したとおり需要者が限られており，商品の性質上，頻繁な交換を要するものとも考え難いことから，証拠上，３年間で受発注が１回のみしか認められなかったことも，前記取引継続の意思の存在を否定するものとはいえない。


平成２４年２月１４日判決言渡
平成２２年（ネ）第１００７６号商標権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地裁平成２１年（ワ）第３３８７２号）
口頭弁論終結日平成２３年１１月１４日
判決
控訴人（一審原告）                           ペルフェッティヴァン    メッレ
ソシエ   タ   ペル    アチオ   ニ
（PerfettiVanMelle   S.p.A）訴訟代   理人弁   護士                            田   中   伸一郎同                             渡辺    光同                             奥村直   樹訴訟代   理人弁   理士                            東谷幸   浩被控訴人（一審被告）                           楽天株   式会社訴訟代   理人弁   護士                            北村康   央同                             倉品愛   美同                             柿田徳   宏同                             荒瀬陽   子同                             緒方延   泰
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙商品目録記載の各商品（１    乳幼児用よだれかけ，２帽子，３    携帯ストラップ，４ボストンバッグ，５    マグカップ，６ランチボックス）を譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
３被控訴人は，控訴人に対し，１００万円及びこれに対する平成２１年１０月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
５仮執行宣言
第２事案の概要（略号は原判決の例による。）
１一審原告である控訴人は，イタリア共和国法によって設立された会社であり，下記商標権（詳細は原判決別紙「原告商標目録」記載のとおり）の管理等を行う法人である。
・（商標）＜各商標共通＞    ・本件商標権１
登録番号第４２９６５０５号
出願日    平成１０年８月１７日
登録日    平成１１年７月１６日
指定商品＜第２５類＞
洋服，コート（以下略）
・本件商標権２
登録番号第４３７１８０２号
出願日    平成１０年８月１７日
登録日    平成１２年３月３１日
指定商品＜第９類＞
理化学機械器具（以下略）
・本件商標権３
登録番号第５１８８０８２号
出願日    平成２０年５月２７日
登録日    平成２０年１２月１２日
指定商品＜第１８類＞
かばん金具（以下略）
２一審被告である被控訴人は，各種マーケティング・小売業務の遂行及びコンサルティング，通信販売業務等を業とする株式会社であり，平成２１年４月以前から，「http://www.rakuten.co.jp/」をトップページとするウェブサイト（以下「被告サイト」という。）において，「楽天市場」という名称で，複数の出店者から買物ができるインターネットショッピングモール（詳細は後記のとおり）を運営している。
楽天市場では，出店者の各々がウェブページ（出店ページ）を公開し，当該出店ページ上の「店舗」（仮想店舗）で商品を展示し販売している。３(1)ところが，一審被告の運営する楽天市場において，平成２１年８月１０日以前から，一審被告と上記ショッピングモールへの出店契約を締結した下記出店者が，原判決別紙標章目録記載の標章１～４（本件標章１～４）を付した下記商品を上記出店ページに販売のために展示した。記
ア乳幼児用よだれかけ（本件商品１）
・本件標章１
・出店者    有限会社ティキティキカンパニー
イ帽子（本件商品２）
＜以下略＞
・本件標章２
・出店者    株式会社ＳＨＥＬＢＹ
ウ携帯ストラップ（本件商品３）
＜以下略＞
・本件標章３
・出店者    有限会社データリンク
エボストンバッグ（本件商品４）
・本件標章４
・出店者    株式会社Ｓ・Ｇノンファクトリー
オマグカップ（本件商品５）
・本件標章１
・出店者    有限会社ティキティキカンパニー
カランチボックス（本件商品６）
・本件標章１
・出店者    Ａ（エムズストア）
(2)なお，本件標章１～４の内容は，次のとおりである。・標章１                      ・標章２・標章３                      ・標章４４本件訴訟は，一審原告である控訴人が，一審被告である被控訴人に対し，一審被告の運営するインターネットショッピングモール（楽天市場）において，本件商品１～６を展示又は販売することは，一審原告の上記商標権を侵害又は一審原告の商品を表示するものとして周知又は著名な「チュッパチャプス」，「ＣｈｕｐａＣｈｕｐｓ」の表示を利用した不正競争行為（不正競争防止法２条１項１号・２号）に該当すると主張して，商標法３６条１項又は不正競争防止法３条１項に基づく差止めと，民法７０９条又は不正競争防止法４条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。５平成２２年８月３１日になされた原判決は，被告サイト上の出店ページに登録された商品の販売（売買）の主体は，当該出店ページの出店者であって，一審被告はその主体ではない等として，一審原告の請求を棄却した。そこでこれに不服の一審原告が本件控訴を提起した。
第３当事者の主張
以下のとおり付加訂正するほか，原判決記載のとおりであるから，これを引用する。
１一審原告の当審における主張
(1)一審被告が「譲渡のための展示」又は「譲渡」したことを要するとした原
判決の誤り
ア原判決は，一審被告の関与行為が「譲渡のための展示」又は「譲渡」行為に該当するかどうかについてのみ検討し，該当しない限り，一審被告に対して商標権侵害ないし不正競争防止法違反の責任を問うことはできないと判断している。
イしかしながら，一審原告は，一審被告の関与行為それ自体が「譲渡のための展示」又は「譲渡」行為に該当するとのみ主張しているのではなく，また，商標法２条３項の規定する商標の「使用」がなければ商標権侵害は存在しないというものではない。


すなわち，登録された商標に関する商標権について，商標法２５条は，商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する，と規定している。商標権者が独占的に与えられた権利は，当該登録商標を指定商品，指定役務に関して用いることであり，それを害する行為が商標権侵害である。そうすると，他者が無断で同商標を使用することが商標権侵害の典型であるが，その他の類型の行為であっても登録商標の識別力を害し，指定商品，指定役務の自他識別をできないようにする行為については，いずれも商標権侵害行為として差止めの対象となり，また行為者に故意ないし過失が存する場合には損害賠償義務を負うべきことは明らかである（註解商標法参照）。
ウしたがって，仮に本件における一審被告の関与行為が「譲渡のための展示」又は「譲渡」行為に該当せず，商標法２条３項の「使用」ではないとしても，本件各登録商標の識別力を害するものであるかが検討されなければならない。
そうであるところ，後記エ，オのとおり，一審被告の行為が商標権侵害行為であることは明白であり，更に本件においては一審被告に故意又は過失が存する。
エ本件においては，原判決の「事実及び理由」の「第２    事案の概要」２(5)項にまとめられた楽天市場での各商品の展示及び販売について出店者の行為が商標権を侵害するものであることは一審被告も争わない事実である。
ところで，この楽天市場における商品の展示及び販売について，一審被告は次のとおりの関与をしている。すなわち，一審被告は，楽天市場をウェブサイト上の百貨店ないし総合スーパーとして運営しており，楽天市場を訪れた顧客にとって楽天市場は一つの店でそこに展示された全ての商品を，出店者が誰かとは全く関係なく，ウェブサイトに設けられた検索手段で探索し，そこから必要な商品を選択して，ウェブサイト上で発注することができるのである。楽天市場の運営者である一審被告は，更に出店者との契約によって各出店者を選定し，出店の停止，コンテンツの削除等の措置をなす権限をも有している。
以上のとおり，たとえ出店者が販売に関しては所有権移転の主体であるとしても，一審被告が楽天市場の運営者として展示，販売の場を提供しなければ，「各商品が楽天市場で展示，販売」されることはなく，したがって一審原告が独占的に有する登録商標の出所表示機能が害されることもなかったのである。
仮に，一審被告が楽天市場の運営者として真正品でない「各商品が楽天市場で展示，販売」をさせる各行為が，「譲渡のための展示」又は「譲渡」行為に該当せず，商標法２条３項の「使用」ではないとしても，一審原告が独占的に有する本件各登録商標の登録商標の出所表示機能，すなわち識別力を害するものであるから，商標権侵害行為である。原判決は明らかに，商標権侵害について，商標法２条３項の「使用」行為が存在しなければならないと誤って解釈し，法的判断を誤った。なお，一審被告は，「楽天市場のビジネスモデル上，そもそも一審被告に個別の商品を出品したり削除したりする権限はなく，システム上も個別の商品を対象とする削除を一審被告において行い得ない」等と主張するが，「権限」については契約上の問題であって，そのような「権限」を有する契約を出店者と締結すれば足り，システムについては，個別のウェブページを削除ないしアクセス禁止できるシステムを設計，構築すれば足りる。
楽天市場と同様のインターネットモールであり，ヤフー株式会社が運営する「Ｙａｈｏｏ！ショッピングストアシステム」において，同社は個別の商品について削除等する権限を有し，かつ，そのようなシステムを構築しているのであるから，一審被告が同様の権限を有し，システムを構築することは可能である。
オ一審被告の商標権侵害行為について，一審原告は，平成２１年４月３日及び６日付け英文メール，並びに同月１６日付け内容証明郵便により，商標権侵害（及び不正競争防止法違反）の事実を通知し，その中止を要求した（甲３４，３５）。これに対して一審被告は，出店者の責任に関わるものである旨回答し，直接に指摘した出店者の問題商品については楽天市場のウェブサイトから削除されたが，明らかに同じ本件各登録商標と同一ないし類似の標章目録記載の標章が付された商品の展示は継続された。楽天市場のウェブサイト上における検索機能を用いてでさえ，「ChupaChups」とでも打ち込んで検索すればこのような商品が楽天市場で展示，販売されていることは即時に確認できるのであり，一審被告において即時に確認できたことは明白である。それにもかかわらず，一審原告からの警告後においても楽天市場で商標権侵害品が展示，販売されたのであるから，本件について一審被告に故意又は過失が存在することは明らかである。
なお，一審被告は，「一審原告自らの手による商標権侵害に対する現実的かつ容易な救済手段が十分に与えられている」として，一審被告に対する差止請求の不当性を主張するが，法は，保証契約の場合（民法４５２条，４５３条）と異なり，物権侵害に対して複数の救済手段があるときに，最も容易な救済方法を採るべきことを求めていない。
したがって，一審原告が出店者に直接差止請求することが容易であることは，一審被告に対する差止請求権を否定する根拠とはならない。また，本件各商品は禁制品であり，販売することが許されない商品であるところ，そのような商品の売上げから利益を得ること自体が，権利者の利益を侵害することによって利益を得るものであり，およそ許されない。禁制品の売上げに基づいて出店者が「システム利用料」を一審被告に支払う義務を負っている点において，その限りで両者間の契約は公序良俗に反し無効であり，一審被告のこのような利益は法律上の原因を欠くと判断されるべきであるが，いずれにせよ，一審被告がこのような不当な利益を得ることを放置するのは，権利者の利益を不当に害するものにほかならない。
カこれまでの裁判例において，差止請求を認めるにおいて「譲渡」の主体であるかどうかについて判断しているものが存在するが，それらは要するに，対象となる行為を差し止めることが，侵害の停止又は予防に有効であるかどうかを判断している。
本件についてみると，一審被告は楽天市場の運営者として展示，販売の場を提供し，それにより「各商品が楽天市場で展示，販売」されている。言い換えれば，一審被告が楽天市場の運営者として展示，販売の場を提供しなければ，「各商品が楽天市場で展示，販売」されることはなく，したがって正に一審被告の行為を差し止めることは商標権侵害の停止又は予防に有効である。
キ最高裁平成２３年１月２０日第一小法廷判決（民集６５巻１号３９９頁，以下「ロクラクⅡ判決」という。）につき
法的評価において事実関係の存在が前提となることはいうまでもないが，他方で，法律の規定は規範であり，その規範に具体的事実が当てはめられるのであるから，事実が規範的に評価されることは当然である。最高裁は，ロクラクⅡ事件において著作物の複製の主体を判断するに当たり，「複製」という事実行為についても，その行為主体性の判断において規範的評価を行うべきであることを明らかにした。


これを本件商標権侵害行為についてみるに，一審被告は，その管理，支配下において，顧客に提供すべき情報を選別し，独自のフォーマットで検索結果を提供し，楽天市場内の商品として商品情報を提供するものであり，かつ，それに適した形式のデータを作成するよう出店者に指示するものであって，楽天市場における商品の展示における枢要な行為を行っている。これらの行為は，サーバの領域の一部を貸し出すだけのホスティングサービスとは全く異なるものである。
したがって，本件各商品の展示の主体は一審被告というべきことは明らかである。
以上のような本件各商品の展示行為に加え，一審被告は，顧客から商品購入の申込みを受け付け，これを受領し，出店者に転送する行為，顧客に「注文確認メール」を送信する行為，商品配送先情報を出店者に転送する行為，クレジットカードを用いた決済に際しカード会社に直接カード情報を送信し承認を得る行為等を行っている。これらの行為は，それがなければ本件各商品の譲渡はおよそ不可能であり，楽天市場における商品の譲渡における枢要な行為といえる。
したがって，本件各商品の譲渡の主体も一審被告というべきである。ク以上のとおり，一審被告の行為が「主体」的なものでないからとして一審被告の責任を否定した原判決は明らかに誤りである。(2)「譲渡又は引渡しのための展示」といえるには一審被告が譲渡の主体でな
ければならないとした原判決の誤り
一審被告の運営するインターネット上のウェブサイト「楽天市場」において，本件各登録商標の付された商標権侵害及び不正競争防止法違反商品の写真が販売のために展示されたことについては，当事者間において争いはない。一審被告は，本件各登録商標の付された商標権侵害及び不正競争防止法違反商品の写真を具体的にアップしたのは出店者である旨を指摘しているが，その場所であるインターネット上のウェブサイト「楽天市場」は一審被告が管理運営するものであり，アップを誰が行おうと，一審被告が展示していることに変わりはない。
(3)「被告が主体となって本件各出店者を介し，あるいは本件各出店者と共同で本件各商品の譲渡を行っ」ていないとした原判決の誤りア原判決は，「被告が主体となって本件各出店者を介し，あるいは本件各出店者と共同で本件各商品の譲渡を行った」との一審原告の主張に対し，４７頁１１行～４８頁１１行において８つの根拠事情（以下，各根拠事情を「判示事項①」ないし「判示事項⑧」という。）を示して，一審原告の主張を排斥した。
しかし，上記各事実は，いずれも，一審被告の行為主体性ないし責任を否定する根拠にはならず，また，多くの重要な事実を看過している。
(ｱ)判示事項①について
同①は「被告が楽天市場において運営するシステム（ＲＭＳ）には，出店者が出店ページに掲載する商品の情報がすべて登録・保存されているが，個別の商品の登録は，被告のシステム上，出店者の入力手続によってのみ行われ，出店者は，事前に被告の承認を得ることなく，自己の出店ページに商品の登録を行うことができ，また，実際上も，被告は，その登録前に，商品の内容の審査を行っていない」とするものであるが，これは，一審被告が営業上の判断からそのように運営しているだけであって，一審被告の行為主体性ないし責任を否定する根拠にはならない。一審被告は，出店者についてその内容を確認し，出店者との間で契約を締結することで初めて，出店者は楽天市場に商品を展示し，販売することが可能となるのである。出店者は契約により出店者として一審被告から確認を得た後，楽天市場における具体的な販売のためにまず販売商品のシステムへの入力手続を行うのであり，一審被告は，一定の事由が生じた場合においては，コンテンツ削除（商品登録の取消し），出店停止等の手続を取ることが可能であって，商品登録は出店者が一応行っているが，あくまで一審被告の管理下の行為である。
以上のとおり，判示事項①はおよそ主体が一審被告でないことの根拠になるものではない。
(ｲ)判示事項②について
同②の「出店ページに登録される商品の仕入れは，出店者によって行われ，被告は関与しておらず，また，商店の販売価格その他の販売条件は，出店者が決定し，被告は，これを決定する権限を有していないこと」については原判決の認定したとおりであるが，商品の内容及び販売価格その他の販売条件は，一審被告のサーバに保管され，顧客の要望に応じて，一審被告のサーバにおいて検索し，検索の結果得られた複数の商品を見やすく配置した上で顧客に提示すると共に，特定の商品についての商品内容及び販売条件を一審被告が顧客に送信することにより提示するのであって，一審被告が商品の展示を行い，かつ，申出の誘因を行っている。
(ｳ)判示事項③について
同③のとおり「顧客の商品の購入の申込みを承諾して売買契約を成立させるか否かの判断は，当該商品の出店者が行い，被告は，一切関与しない」としても，一審被告は，顧客の商品購入の申込みを受信し，これを出店者に転送しており，これは売買契約の成立には欠かせない行為である。
また，一審被告は，顧客の申込みを出店者に転送するのみならず，申込みを受信し，これを出店者に転送したことを，顧客に「注文確認メール」を送信することにより通知している。このような通知は，当該売買契約の成立のみならず，当該顧客のその後の一審被告及び当該出店者における購入を促進するものでもある。
(ｴ)判示事項④について
同④のとおり「売買契約成立後の商品の発送，代金の支払等の手続は，顧客と出店者との間で直接行われる」ものではあるが，商品の発送に必要な情報（住所，氏名，電話番号等）は，一審被告を経由して出品者に提供される。顧客が商品をクレジットカードで購入する場合には，クレジットカード情報は一審被告から直接クレジットカード会社に送信され，出店者に知らされることはない。
一審被告に会員登録していれば，顧客が自宅を指定するだけで，住所等を改めて入力するまでもなく，配送に必要な情報が一審被告のサーバから読み出されて出店者に送信される。また，顧客が予めクレジットカード番号等を登録すれば，その情報も，顧客がその都度番号等を入力しなくとも，一審被告サーバから読み出され，クレジットカード会社に直接送信される。
このように，売買契約の締結及び履行に必要な情報は，多くの場合，一審被告のサーバに保管されている情報が読み出され，出店者に提供され，あるいはカード会社に送信される。また，それにより，顧客の入力の手間を省き，一審被告が出店者の集客力の向上を図っているのである。
(ｵ)判示事項⑤及び⑥について
ａ原判決は，同⑤において，「被告は，出店者から，販売された商品の代金の分配を受けていない」と認定するが，一審被告は，同⑥で認定するとおり，出店者の売上げに対して２～４％という割合で，従量制で「システム利用料」を徴収しており，実質的に販売された商品の代金の分配を受けているのである。


「システム利用料」は，名称こそシステムを利用したことの対価のように聞こえるが，実質は売上げの分配である。システムの利用の対価であるとすれば，一審被告サーバに保存したデータ量や，通信量といった，サーバ等のシステムに対する負荷に応じて課金すべきであるが，一審被告の「システム利用料」は，システムに対する負荷はほとんど考慮されていない。
ｂシステム利用料は，原判決も同⑥において認定するように，「売上げに対する従量制」である以上，実質的に商品代金の一部である。原判決は，一審被告が同⑥において「出店者と同等の利益」を得ていないと認定するが，極めて偏った見方である。出店者は，在庫リスク等を有するのに対し，そのようなリスクがない一審被告が，定額の基本出店料に加え，出店者の売上げの２ないし４％の利益を得られていること自体，一審被告は出店者に劣らない利益を得ているというべきである。
そして，出店者の出店及び出品によってより多くの顧客を引きつけることにより，一審被告の運営に係るモールの集客力が上がり，これにより，同モールに出店している全出店者の総売上げが増大し，これによってさらに一審被告の収入が増大するという関係にある。なお，受益の有無に関し，「商品の代金の一部」や「出店者と同等の利益」を得る必要がないことは，ファイルローグ事件（東京地裁平成１５年１２月１７日判決，東京高裁平成１７年３月３１日判決）に係る各裁判例からも明らかである。
同事件の控訴審判決は，ダウンロードの対価ではないことが明らかなウェブサイトのバナー広告の広告料をもって，「控訴人会社は広告料という直接の利益を得ている」と認定し，さらに「利用者が増えれば，将来的には，サービスの有料化ないし広告媒体としての活用等により，本件サービスの商業的価値を増すことは明らかである」と判示した。
ｃこのように一審被告の利益の有無を判断するに当たって，本件各商品の販売による損益が誰に帰属するか，誰の計算で本件各商品の販売が行われているかは，「主体」性の判断に直接関係しない。
(ｶ)判示事項⑦について
原判決は，同⑦において「顧客が楽天市場の各店舗で商品の注文手続を行った場合，被告のシステムから顧客宛てに『注文内容確認メール』が自動的に送信され，これと同時に，同内容の『注文内容確認メール』が当該店舗の出店者にも自動的に送信されるが，これらの送信は，機械的に自動的に行われているものであり，被告の意思決定や判断が介在しているものとはいえないこと」と判示するが，いずれも一審被告が売買の主体であることを示すものである。
すなわち，出店者宛てに送信される「注文内容確認メール」は，顧客の購入の申込みの意思表示を売主である出店者に伝達するものであって，売買における必須の行為である。また，顧客の注文は，出店者宛てに，一審被告を介さずに送信するように構成することも考えられるが，一審被告は，出店者の売上げを漏れなく把握するために，あえて一審被告が「注文確認メール」を出店者に送信するようにシステムを設計したのであり，一審被告が当該売買の主体というべきであり，かつ，一審被告が当該売買から直接的な利益を上げていることを示す。また，前記(ｳ)のとおり，一審被告から顧客へ送信される「注文内容確認メール」も，売買契約締結の際に広く当事者間でやり取りされる内容であり，一審被告の行為主体性を基礎付けるものであると同時に，一審被告の利益増大のために行われるものであり，当該売買から利益を得ていることを示すものである。
しかも，このようなメールの送信が「機械的に自動的に」行われるのは，コスト（人件費，システム費等）削減及び迅速性を目的として，一審被告が予め送信することを決定し，これを行うためのシステムを設計し，構築した結果である。
(ｷ)判示事項⑧について
原判決は，同⑧において「被告の出店者に対するＲＭＳの機能，ポイントシステム，アドバイス，コンサルティング等の提供等は，出店者の個別の売買契約の成否に直接影響を及ぼすものとはいえない」と判示するが，誤りである。ＲＭＳの機能は，出店し，商品を出品するために必要な機能を有しており，ＲＭＳを用いなければ，出店も，商品の出品もできない。特に，個別の商品のページは，商品の展示それ自体であり，申込みの誘因であるから，「個別の売買契約の成否に直接影響を及ぼすもの」である。
ポイントシステムについては，代金の支払いにおいて，一審被告が，購入者に代わって支払うものであり，個別の売買契約に基づいて生じた支払義務を一審被告が履行するものである。
そもそも，「個別の売買契約の成否に直接影響を及ぼす」か否かが一審被告が利益を得ているか否かと直接関係ないことは，カラオケ事件最高裁判決（昭和６３年３月１５日第三小法廷判決・民集４２巻３号１９９頁）の判旨からも明らかである。
(ｸ)以上，要するに，原判決が挙げた①ないし⑧の理由は，一審被告の行為主体性を否定する根拠にはならない。
イそして原判決は，一審原告の指摘した事実等を顧みることなく，一審被告の行為主体性を否定しているが，以下の点をも考慮すれば，一審被告の行為主体性は，より明らかである。
(ｱ)本件各商品にかかる情報（ウェブページ）を保管し，検索し，顧客に提供し，顧客の申込みの誘因を行っているのは，一審被告である。本件各商品にかかる情報が一審被告のサーバが提供したものであることは，本件各商品のページのインターネット上の住所を示すＵＲＬ
が，
「http://item.rakuten.co.jp」又は「http://www.rakuten.co.jp」から始まることから明らかである（甲７～２０の右上部）。また，一審被告の検索機能は，楽天市場に出店者ないし出品された中から検索し，これを顧客に提供するものであり，あいまいな検索でも商品を探し出し，顧客が商品等を選択しやすいように表示する点において，グーグルやヤフー等の一般的な検索機能とは異なるものである。(ｲ)一審被告は，購入者の氏名住所等，購入者を特定できる情報及び商品の納入先にかかる情報，並びにクレジットカード情報を保管し，これを出店者に提供している。
(ｳ)顧客が申込みをする前には，必ず，いったん「買い物かご」に商品を入れるが，その情報は全て一審被告サーバに記憶される。顧客のコンピュータ画面上の表示は出店者ごとに分けて表示されているが，いずれも一審被告のサーバに保管され，顧客が買い物かごの内容を確認する際には，出店者が関与することなく，顧客の要望に応じて，一審被告のサーバに保管されている情報を，一審被告が顧客に送信する。各出店者のサイトにも買い物かごへのリンクがあるが，一審被告のサーバに保管されている情報を提供するためのものであって，出店者が保有する情報を提供するものではない。さらに，一審被告は，顧客の購入履歴も一括して保存している。


(ｴ）個別の商品のページを含む出店者の全てのページ（甲７～２０），買い物かごのページ（甲４４，４５），購入手続の各ページ（甲４６，４７），納品書(甲４８～５２）に，常に一審被告の商標等の表示がある。しかも，買い物かご及び購入手続の各ページは，一審被告が管理運営し，どの出店者から購入するかにかかわらず同一のフォームのページであって（甲４４～４８），一見すると同じである。出店者は，入力されたデータを，一審被告が保有するデータと共に一審被告から受領するだけであり，納品書のフォームも統一されている。
さらに，一審被告は，自己の名義で，「キャンペーンニュース」を送信し，商品の宣伝を行っている（甲４３）。
(ｵ)本件各商品の出店者は，他の多くの出店者と同様，無名であり，インターネット上に独自に自己のサイトを構築しても，それが顧客の目に触れる機会は極めて乏しい。しかし，楽天市場に出店することにより，楽天市場の検索機能により，あいまいな，あるいは関連する何らかのキーワードを入力するだけで，当該出店者ないし商品が検索結果として表示される。
さらに，楽天市場に出店した出店者においては，一審被告の信用を背景に，顧客が安心して購入することができる。そのような信用をさらに高めるために，一審被告は，購入した商品が顧客に届かない場合に，その購入額を補償する「楽天あんしんショッピングサービス」（甲３９～４２）を提供している。
一審被告がこれらの支援を行うことにより，顧客は，初めて本件各商品を購入するに至るのであって，これらの一審被告の行為は，本件各商品の売買契約の締結に直接的影響を与えている。
(ｶ)特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）の「販売業者」についての経済産業省の解説（甲５５）からすれば，特定商取引法は，「売買」における商品を販売する行為は，権利主体の変更のための意思表示のみをいうのではなく，その法律的効果をもたらすための一連の行為をいうことを前提としている。売買契約当事者ないし所有権移転及び引渡しの債権者・債務者のみを権利主体と解すべきではない。本件では，一審被告が自ら構築した楽天市場という仕組みの上で販売等が行われており，顧客の要望に応じて商品情報を検索し，顧客に送信し，顧客からの申込みの意思表示や納品先情報を受領して出店者に転送し，クレジットカード決済の場合には顧客からカード情報を受領してカード会社に送信して承認の手続を行うなど，総合して一つの販売を形成していると評価することができる。
(ｷ)以上の事実等に鑑みれば，一審被告の行為主体性は，直接的に認められるべきである。
ウさらに，管理及び受益の事実からも，規範的に，一審被告の行為主体性は肯定されるべきである。
エ一審被告の行為主体性は，上記事情から直ちに認められるべきであるが，そうでないとしても，一審被告と出店者とは，相手方の資産や行為を自己のために利用するという，非常に強い相互利用関係にあるため，一審被告は，本件各商品の販売を出店者と共同で行っていると評価すべきである。
(4)一審被告の行為は場の提供にとどまらない
ア一審被告は，自らの行為を「中立的な『場』の提供者としてなされるサービスや便宜」とするが，例えば，売主の使者は，その行為だけに着目すれば，一方から受け取った意思表示を他方に伝えるものであるが，売主との関係を含め全体的に考察すれば，売主側の行為で中立的なものではない。売主であれば行う行為，あるいは売主のために売主に代わって行う行為は，一審被告が，出店者と共に，あるいは出店者を介して，販売を行っていることを基礎付けるものである。
イ一審被告は，楽天市場が，その個々の機能についてみれば，既存の他のサービスと類似すること等を根拠に，場を提供したにすぎず，売主と評価されるべきではない，あるいは差止めの対象となるものではない等と主張するが，一審被告の行為は，以下のとおり，一般的なショッピングモールやインターネット上のサービスと同列に論じられるようなものではない。
(ｱ)ショッピングモールとの相違
一審被告は，いわゆるショッピングモールと異なり，顧客への具体的な売買等に関与している。一般的なモールはテナントの具体的な売買等に関係しておらず，出店者の売買等に関する商標権侵害の責任を負わないかも知れないが，楽天市場における一審被告は異なっている。
(ｲ)ホスティングサービスとの比較
サーバの一部の領域を貸し出すホスティングサービスでは，ホスティングサービスを使用するか否か，使用するとしてどのホスティングサービスを使用するかはもちろんのこと，どのようにホスティングサービスを利用するか，自己のウェブサイトの構成をどのようにするか，いかなるＵＲＬを使用するかは，いずれもユーザが自由に決定できる。これに対し，一審被告は，全ての情報を一審被告の指定するサーバに保存することを求め，しかも，ウェブサイトないしウェブページは一審被告が定める規格に従って作成することが求められ，ＵＲＬも指定されたものを使用しなければならず，出店者には，他のホスティングサービスを利用する選択肢は一切ない。
(ｳ)検索サービスとの比較
一審被告の検索サービスは，全ての商品情報を「甲（一審被告）の定める規格」に従って一審被告のサーバに保管し，その商品情報についてのみ検索している。これにより，①楽天市場で販売されている全ての商品を網羅し，かつ，楽天市場以外の商品を含まず，②カテゴリー別検索を可能とし，③写真，価格，消費税や送料について込み又は別の区別，カード等の利用可能の有無等を一覧表にして，ユーザが比較しやすい検索結果を提供でき，楽天市場を一つの店として顧客が便利に買い物をすることができるようになっている。
(ｴ)通信事業者等との比較
通信事業者，郵便事業者は様々な通信，親書を取り扱っており，その内容を積極的に知ろうとしなければ，自己の取り扱っている当該通信，親書の内容を知らない。そして，売主及び買主は，いずれの通信方法ないし通信事業者を使うかについて，完全に自由である。これに対し，一審被告の運営する楽天市場の場合，一審被告が提供する購入のページ以外から購入を申し込むことはできず（甲２２），出店者は，必ず一審被告を介して購入の申込みを伝えてもらうことになる。顧客や出店者が，一審被告を介さずに，任意の通信方法，通信事業者を用いて購入申込みの意思表示を授受することはできない。また，一審被告は，購入ページに入力され，出店者に送信される情報に基づいて，出店者の売上げを集計し，システム利用料を一審原告に請求するのであり，当該通信内容を積極的に取得している。
したがって，顧客の購入の申込みの意思表示等を一審被告が伝達する行為について，「伝達」という機能だけに着目して，一般の通信事業者や郵便事業者と同等に扱うことはできない。
(ｵ)一審被告のシステム利用料


ａ一審被告は，楽天市場における一審被告の手数料はリアルショッピングモールの賃貸借契約における賃料の歩率に近く，むしろさらに低いのであって，販売者としての責任を負うことを前提にしたマージン率とはいえないと主張するが，不動産を取得し開発するのに莫大な費用を要し，固定資産税を負担し，更に朽廃等の問題もあるリアルショッピングモールと，これらの負担その他物理的な制約がなく拡張や縮小が極めて容易なバーチャルのインターネットモールについて手数料率等を単純に比較することは誤りである。
なお，ホスティングサービスや通信事業者であれば，その事業者に支払うべき対価は，レンタル領域の容量ないし通信データ量に基づく従量制であり，売上げに比例することはありえず，しかも，絶対額としてもより少ない金額となるはずである。
ｂ一審被告は，「例えば店舗の賃貸者である不動産業者は，得てして売上げ歩合賃料での契約を締結していることが多いが，一審原告の論法によれば，このような事案における不動産業者は，当該店舗で販売される商標権侵害品の譲渡主体ということになる」と主張するが，一審原告は，利益を得ているだけであるいは第三者による商標権侵害行為に条件関係を有するだけで商標権侵害が成立すると主張するものでなく，失当である。一審原告は，一審被告のサービスないし行為を全体としてみれば，一審被告の展示，販売行為が本件商標権を侵害する「客観的に違法」な行為であると主張しているのである。ウ一審被告提供のサービスの一部を構成する機能を個別に取り出して，第三者の提供する一般的サービスと比較するのは不適切である一審被告のサービスは，複数の機能が有機的・一体的に構築されており，これらが結合して一体として出店者のためにサービスを提供するものであり，個々の機能のみを取り出して他のサービスと比較することは意味がない。
(5)諸外国の判決等
ア米国，欧州においては，商標権侵害物品がオークションサイトにおいて出品され，販売されたことについて，商標権者によるオークションサイトの運営者に対するいくつかの訴訟が提起されている。
オークションにおいては，出品者とオークションサイトの運営者との間の関係は，出店契約が締結され継続的な関係が存在する本件の一審被告と出店者の関係とは異なり，およそ一時的なもので，オークションサイトの運営者はまさに単に場を貸しているだけで，もちろん所有権は出品者から顧客に移転するものである。しかしながら，これらオークションサイトの運営者に対する欧米の訴訟においては，どれだけ注意をすればオークションサイトの運営者は故意ないし過失の責任を免れるかが焦点であり，原判決のように，オークションサイトの運営者は売買の当事者でないからという形式的な理由で商標権者の訴えを認めなかったものは一つもない。イ(ｱ)米国第２巡回控訴裁判所のティファニー社対イーベイ社の判決（２０１０年４月１日判決）
同判決は，イーベイ社の寄与侵害（ContributoryInfringement）という責任に関する議論においてイーベイ社の責任を否定したものであり，イーベイ社の行為主体性を一切否定していない。
同事案の事実関係の下では，イーベイ社が具体的な商標権侵害の事実を知らなかったことがやむを得ないとしても，本件において一審被告は，一審原告のような権利者から警告状が到達しても指摘された出店者に通知するほかには侵害品を排除するための何らの行為もしておらず，およそ事情が異なる。
(ｲ)韓国
韓国のソウル中央地方法院の２００８年８月５日の判決（甲５４の３及び４頁）の事案は，本件とほぼ同じで，商標権者が警告状を送付したところ当該事案についてはインターネットショッピングモールでの展示，販売が中止されたが，その後も同じ侵害品が出たために，商標権者が，インターネットショッピングモールの運営者に対して，訴訟を提起したというものである。裁判所は，商標権侵害の責任を認め，差止めについても幇助ではあるが，インターネットショッピングモールは商標権侵害行為を中止できる地位にあるということで認めている。
(ｳ)フランス
ａエルメス社対イーベイ社    トロア地方裁判所２００８年６月４日
判決
ｂルイヴィトン社対イーベイ社    パリ商事裁判所２００８年６月３０日判決（商標権侵害ではなく，一般民事上の責任を認めたもの）ｃフランスの上記２件の判決は，オークション出品者が出品した商品につき，商標権侵害か一般民事上の責任かの相違はあるものの，いずれも，イーベイ社（インターネットオークションの運営者）は単なるサービスプロバイダないし技術的な仲介者ではないとして，過失によって第三者に損害を与えた以上，その責任を負わなければならないとするものである。
(ｴ)ドイツ
ａロレックス社対リカルド社（ドイツ連邦通常裁判所２００４年３月１１日判決）
本判決は，被告の運営するオークーションサイトにおいてロレックスの商標を付した侵害品が，侵害品であることを明示して販売された事案に関するものである。
同判決は，被告がそのサイト上における第三者による明白な権利侵害に注意を引かれたときは，その特定の申出へのアクセスを遮断するだけでなく，被告は，そのような商標権侵害が可能な限り発生しないように保証もしなければならないと判示した。
ｂロレックス社対イーベイ社    ドイツ連邦通常裁判所２００７年４
月１９日判決
同裁判所は，オークション出品者が侵害品の出品を阻止するために技術的に可能な手段を採ることを要請した。
ｃストッケ社対イーベイ社    ハンザ高等裁判所２００８年７月２４
日判決
同判決は，イーベイ社が，侵害品の販売を防止するために，反応するだけではなく，積極的な手段を講じる必要があると説示し，さらに，イーベイのＶｅＲＯプログラムは，この義務を果たすには不十分であると判断した。
ｄなお，一審被告は，上記ｂの事件がデュッセルドルフ高等裁判所に差し戻され，最終的にイーベイ社の責任が否定された（２００９年２月２４日判決）と主張するが，上記ａないしｃの判決で示された原則が否定されたものではなく，イーベイ社が，侵害品の出品を阻止するために技術的に可能な手段を採っていたことを理由とするものである。
(ｵ)ロレアル社対イーベイ社判決（英国高等法院２００９年５月２２日判決）
同判決は，イーベイ社とオークションの出品者との共同不法行為を否定したものであり，イーベイ社の行為主体性については否定していない。


なお，２００４年４月２９日付けＥＵ指令（2004/48/EC）１１条（第３文）は，ＥＵ加盟国に対し，第三者が仲介者のサービスを用いて知的財産権を侵害しているときに，権利者の当該仲介者に対する差止請求が認められるべきことを国内法で定めなければならないとする。ロレアル社は，同条項に基づいて，イーベイ社による侵害品のオークションの差止めを請求したところ，英国高等法院は，仲介者がウェブサイトの運営者である場合にも差止請求が認められるべきか否かについての判断を，欧州裁判所（ＥＣＪ：EuropeanCourtof   Justice）に求めた。これに対し，ＥＣＪは，後記(ｶ)のとおりの判断をした。(ｶ)欧州裁判所（ＥＣＪ）の事件番号C-324/09   における２０１１年７月１４日判決（以下「ＥＣＪ判決」という。）
ａオンライン市場において商標権侵害等の違法行為が行われたときに，いかなる場合に当該オンライン市場の運営者が当該商標権侵害等について責任を負うか，また，将来のオンライン市場における違法行為を抑止することを目的とするオンライン市場の運営者に対する差止めの是非について，欧州裁判所は，２０１１年（平成２３年）７月１４日，次の内容の判決（甲７３）を下した。
ｂ一審被告の行為が２０００/３１/ＥＣ指令１４条(1)の「ホスティング」に該当せず，同条項によって免責されるような行為ではないことＥＣＪは，オンライン市場の運営者が，問題になっている販売の申出の提示を最適化し，それらを促進することを伴う支援を提供するとき，積極的な任務を果たし，同条項による免責は受けられないと判断した。
この点に関し，ＥＣＪは，さらに，「それに対し，運営者が，特に，問題になっている販売の申出の提示を最適化又はその申出の促進を伴う支援を提供した場合には，当該運営者は，関係する顧客－売り手と潜在的買い手の間における中立的な立場を採っているのではなく，これらの販売の申出に関するデータについての知識又は管理権限を当該運営者に持たせるような性質の，積極的役割を果たしているとみなさなければならない。」（段落１１６）と述べている。一審被告の出店者に対する様々な支援，特に，特定の店舗ないし商品を，その楽天市場のウェブページ上や電子メールに取り上げて宣伝している事実（甲４３），「ランキング市場」，「お買い物レビュー」，「商戦カレンダー」（甲２４）などを通じて，顧客の購買意欲を高めるための活動を行っているという事実，そして各店舗及び商品が，楽天市場という市場の一要素を構成するという事実に鑑みれば，一審被告が，「関係する顧客－売り手と潜在的買い手の間における中立的な立場」にはなく，販売の申出に関するデータについての知識を持つような性質の積極的役割を有しているというべきである。なお，一審被告のように，個々の販売の情報をその都度把握して自己のコミッションを得るのは，催事場等で販売をさせて販売時点で消化仕入れあるいは売上仕入れを行う百貨店等と同じである。したがって，一審被告の行為は，「場」を提供しているようなものでは決してなく，商品を販売する楽天市場で運営するものであり，およそ欧州において免責が認められるような行為ではない。ｃオンライン市場の運営者は同種の権利侵害を未然に防止するため
の措置を採るべき義務を負うこと
2004/48/EC指令１１条３文は，各加盟国がオンライン市場の運営者は将来の同種の権利侵害を防止するための措置を採るべき義務を負うべきであることを明らかにしている。この措置は，オンライン市場でいったん違法行為が行われた場合，繰り返される可能性があるので，未然に阻止されなければならないという要請に基づいて，オンライン市場の運営者に求められる義務であり，オンライン市場を運営し，利益を得ている一審被告のような者には信義則上も当然に求められる。
本件においては，本件各商品が楽天市場において販売され，それが繰り返されるおそれがあるから，一審被告に対し，楽天市場で本件各商品の販売ないし販売の申出がなされないようにし，また，掲載された場合には速やかにその除去等の必要な措置を採ることが求められる。
なお，本件各商品について，検索により容易に抽出できることは，甲７４及び甲７５のとおりである。
ｄＥＣＪ判決の判示事項５項
一審被告は，オンライン市場の運営者はサイト上において売買される商品の使用者ではないとの判断（ＥＣＪ判決の判示事項５項）を引用するが，我が国では，後記(6)イ(ｴ)のヤフー判決にもみられるように，行為主体性は規範的に判断されるものであって，オンライン市場の運営者であるから当然に行為主体性が否定されるものでない。上記判示事項５項の考え方は，我が国における裁判例と明らかに矛盾するものであり，我が国において採用される余地はない。
ウ上記諸外国の裁判例についての考察
上記諸外国の裁判例に共通の価値判断は，オークションサイト等の有用性を認めつつも，そこで行われる侵害行為は看過できないことから，合理的に可能な限り侵害行為を抑止すべき義務を認め，そのサイト上で発生した違法行為に関してオークションサイト等の運営者に過失がある場合には，その責任を認めている。商標権侵害行為について合理的に抑止が可能であるにもかかわらず，ウェブサイトの運営者が当該侵害行為を阻止しない場合には，商標権侵害の共犯等として責任を負うことを当然の前提とし，ウェブサイトの運営者に対して商標権侵害，不法行為等の責任を負わせているのである。
(6)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）及びインターネット上における名誉毀損等に関するサイト運営者の責任との関係アプロバイダ責任制限法は，特定電気通信役務提供者（以下「プロバイダ」という。）の責任を制限するものであり，同法３条１項各号に該当するとしても当然にプロバイダの責任が認められるものではないが，同条項においてプロバイダの責任が制限される場合を規定したということは，同条項の適用がない場合にはプロバイダは責任を負うことは当然との認識に基づくものである。そして，同条項は，プロバイダが侵害の事実を知っていた場合（１号）又は侵害行為を知り得べき場合（２号）にはプロバイダの責任が制限されることはないことを定めているのであり，これらの場合に責任を負うべきとする前記(5)の外国の裁判例と方向性を同じくするものである。


なお，同法に基づく責任制限は，「特定電気通信役務提供者」，すなわち「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し，その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者」（同法２条３号）に対して認められるものである。これに対し，一審被告は，単に他人の「通信」を媒介するにとどまらず，出店者を，一審被告の運営する楽天市場内の店舗であって，楽天市場を構成する店舗として扱い，顧客にはそのように紹介し，出店者が一審被告サーバにアップした商品データは，楽天市場を構成する商品として扱い，需要者に送信する。つまり，一審被告の行う商品データにかかる通信は，一審被告自身の通信であり，「他人の通信」ではない。イ一審被告は，自らがプロバイダ責任制限法上の「特定電気通信役務提供者」に該当し，場を提供するものにすぎず，その場における取引について極めて限定的な責任しか負わない旨主張するが，誤りである。(ｱ)まず，一審被告のサービスは，インターネットへの接続や純粋に情報を転送することを目的とするインターネットサービスではない。また，サーバを管理，運営し，そこにコンテンツを保管し，ユーザからの要求に応じてこれらの情報を送信するサービス（ストレージサービス）は，一審被告により構築された楽天市場というサービスとは全く異なる。一審被告が楽天市場において行っているサービスにおいては，一審被告の管理するサーバにおいて，一審被告の定める形式で出店者から商品情報を受領し，当該情報を保管し，顧客に当該情報を提供するとともに，顧客への商品情報の提供において電子買い物かごを用意し，そこで購入フォームに入力させ，商品購入情報を取得して当該情報を保管し，楽天市場内の出店者に対して送信しているのであり，その行為は，およそストレージサービスの域を超えたものである。かかる行為は，販売者と契約している取次者が当該販売者の商品の広告を顧客に対して行い，電話を通じて聞き取った顧客からの注文を書き取り，これを販売者にＦＡＸするようなものである。
楽天市場の運営者である一審被告が，市場内に仮想店舗を出店する出店者を積極的に募集し，様々な面でサポートしており，それにより出店者が市場に提供する商品数を増やし，店舗数及び商品数の多さを楽天市場の特徴として宣伝していること，特定の店舗ないし商品を取り上げ，楽天市場内のウェブページ上や電子メールにおいて宣伝していること（甲４３），「ランキング市場」，「お買い物レビュー」，「商戦カレンダー」（甲２４）などを通じて，顧客の購買意欲を高めるための活動を一審被告が行っていることなども，ストレージサービスとは相容れない行為である。
(ｲ)かかる行為は，「他人の通信を媒介」（プロバイダ責任制限法２条３号）ではなく，取引の媒介とでもいうべき行為である。しかも，顧客が指定した商品についての購入フォームの同顧客への送信，顧客により入力された情報の一審被告への送信，一審被告から顧客への確認メールの送信，一審被告から出店者への注文内容の送信は，いずれも１対１の通信であり，「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」（プロバイダ責任制限法２条１号）ではない（乙１８）。
したがって，楽天市場という市場機能を担う部分において，一審被告は，「特定電気通信」を行う「特定電気通信役務提供者」ではなく，一審被告につき，プロバイダ責任制限法に基づいてその責任を否定する根拠はない。
(ｳ)コンテンツプロバイダにおけるコンテンツ提供行為がプロバイダ責任制限法による免責の対象とならないことは，「そのほとんどの場合は自らの情報を発信しているのであり，『発信者』に該当するものと考えられる。」ことにも求められる（乙１８，６頁８行以下参照）。すなわち，楽天市場に関する一審被告の前記各行為及び出店に対する定額の「基本出店料」及び販売に対する従量制の「システム利用料」を徴収している事実に鑑みれば，楽天市場内の出店者及び商品は，いずれも，一審被告自身のコンテンツとして発信するものであって，一審被告の行為は「場」を提供するにとどまるものではない。
この点に関連し，知財高裁平成２１年（ネ）第１００７８号事件（平成２２年９月８日判決，判例時報２１１５号１０２頁）は，動画投稿サービスを管理する会社が，ユーザの投稿により提供された情報（動画）を「電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記憶媒体又は当該特定電気通信設備の送信」に該当するサーバに「記録又は入力した」と認定した。
同判断は，同事件の控訴人（動画投稿サービスを管理する会社）がユーザによる動画ファイルの投稿及びユーザによるダウンロードを誘引，招来していること，これによって利益（広告収入）を得ていることに基づいて「発信者」性を認めるもので，行為主体性及び「発信者」性が極めて規範的判断であることを明らかにするものである。この点，本件では，出店者による店舗及び商品情報は，前記のとおり，楽天市場の不可欠の要素であること，楽天市場への出店，出品（情報の掲載）を誘引していること，これによって直接的な利益を得ていることに鑑みれば，一審被告は，楽天市場の店舗及び商品に対して，同事件の動画投稿サイトの管理会社よりもはるかに強い関与をしており，「発信者」とみなされる。
(ｴ)ところで，いわゆるロス疑惑の容疑者としてサイパンで身柄拘束され，留置場で自殺したＢ氏の遺族が，ヤフー社に掲載された産経新聞の記事及び写真により精神的苦痛を受けたとして両者に対し損害賠償を求めた事案において，裁判所は，写真を掲載したことによる精神的苦痛について産経新聞に不法行為を認め，ヤフー社については共同不法行為責任を肯定した（東京地裁平成２２年（ワ）第５６１３号，平成２３年６月１５日判決，以下「ヤフー判決」という。）。
同事件では，いわゆる「プロバイダ」であるヤフー社について，プロバイダ責任制限法上の責任制限は全く議論されていない。これは，ヤフー社も裁判所も，ヤフー社が「特定電気通信役務提供者」には該当しないこと，あるいは，少なくとも，同事件においてプロバイダ責任制限法に基づく責任制限が認められる余地がないことを認めるものである。本件においては，楽天市場の仮想店舗及び商品は，楽天市場の一部を構成するもので，一審被告はこれを楽天市場の一部として利用するものであり，これについて，プロバイダ責任制限法上の責任制限は認められるべきではない。
なお，上記事案では，情報提供者が選択し，入稿したデータは，ヤフー社の選択，確認を経ることなく自動的にヤフー社のサイトにおいて，「ヤフーニュース」として公開されるものであり，かかる構成は，一審被告における商品の展示と全く同じである。そして，ヤフー判決では，情報提供者が入稿した記事の内容について，一審被告の主張するところの「認識可能性」がないにもかかわらず，その行為主体性が認められている。
したがって，一審被告は，楽天市場の商品につき，少なくとも展示を行った主体と解されるべきである。


ヤフー事件における写真の掲載が「相当性を欠く」か否かは一義的に決定されるものではない上に，遺族が掲載に同意している可能性や，遺族が全て死亡している可能性などを考慮すれば，遺族感情が害されるか否かの判断は容易ではない。他方で，本件において，商標権者が，事実でない場合には不正競争防止法上の責任が生ずる可能性をも認識して通知したという事実に鑑みれば，当該商品の展示販売が商標権を侵害することは「通常人であれば当然看取し得るような」ものというべきである。
ウインターネット上の掲示板サイト２ちゃんねるの運営者に同サイト上の書込みの削除義務があるか争われた事件（動物病院事件（東京高裁平成１４年１２月２５日判決），女流雀士事件（東京地裁平成１５年６月２５日判決）他）においては，名誉毀損又は侮辱に該当する書込みについて，同サイトの運営者に対して書込みの削除命令が認められ，かつ，削除義務違反を理由とする損害賠償請求も認められた。
なお，２ちゃんねるの各事件については，書込みをした者の特定が極めて困難であることから特別ではないかとの疑問も呈される可能性があるが，産能大学事件（東京地裁平成２０年１０月１日判決）は，書込みをした者の特定の困難性については全く触れることなく掲示板運営者の削除義務を認めている。以上のとおり，自ら書込みをした者ではないことを理由に当然に運営者の削除義務が否定され，また，当該書込みを削除しないことを理由とする不法行為に基づく損害賠償義務を否定されるものではないことは明らかである。
したがって，商標権侵害事件においても，所有権者，あるいは売買契約の当事者でない者が，販売，展示等の商標権侵害行為について差止めの対象となり，また損害賠償責任を負うことは当然である。
(7)新たな侵害行為
アＤｒｅａｍ    ＣｌｏｓｅｔことＣ
ＤｒｅａｍＣｌｏｓｅｔことＣは，２０１０年（平成２２年）３月２４日に「ＤｒｅａｍＣｌｏｓｅｔ」と称する仮想店舗を楽天市場に開店し（甲５７の１），その後，本件標章２の付された本件商品２（帽子）の展示を開始した。同人は，本件訴状の送達日（平成２１年１０月２０日）以降，少なくとも平成２２年７月３０日ころ及び同年８月３０日ころに，本件商品２を合計２個（各１３８０円，合計２７６０円）販売した（甲５７の２）。また，本件商品２の展示は，少なくとも，平成２２年７月３０日から平成２３年４月８日までの間，継続して行われた。
イキャンディタワーことＤ
キャンディタワーことＤは，楽天市場において本件標章３の付された本件商品３（携帯ストラップ）の展示を行い，少なくとも平成２２年１０月１６日ころ及び同年１２月２７日ころ，本件商品３を１２個（６個で１セット１２００円の商品を２セット，合計２４００円）販売した（甲５８）。本件商品３の展示は，少なくとも平成２１年１月３０日（甲５８）から平成２３年４月８日までの間，継続して行われていた。
ウ有限会社愛来夢
有限会社愛来夢は，平成２３年４月８日ころまで（本件標章３の付された）本件商品３（携帯ストラップ）の展示を行った。同社がいつから本件商品３の展示を開始したかは必ずしも明らかではないが，６色中５色が売り切れ，残りの１色も在庫が１個しかないこと（甲５９）に鑑みれば，相当長期間展示していたことは明らかであり，本訴の訴状送達（平成２１年１０月２０日）以前から展示していたと推測される。
エ株式会社なかや
株式会社なかやは，平成２３年４月８日ころまで，本件標章５の付された本件商品５（マグカップ）の展示を行った。同社がいつから本件商品５の展示を開始したかは必ずしも明らかではないが，ピンク，オレンジ，水色の全てが売り切れていること（甲６０～６２）に鑑みれば，相当長期間展示していたことは明らかであり，本訴の訴状送達（平成２１年１０月２０日）以前から展示していたと推測される。
(8)差止請求権の存在についての主張の補完
商標権侵害及び不正競争防止法違反行為の差止めを求めるためには，行為者に故意過失は必要ない（商標法３６条，不正競争防止法４条）。そして，一審被告は，本件の訴状が送達され，本件各商品が侵害品であるとの認識を有するに至ったにもかかわらず，本件各商品の展示及び販売を阻止すべき義務を否定し，確信犯的に本件各商標権の使用を継続し，又は作為義務違反を継続したものであり，今後も本件各商標権を侵害し，あるいは作為義務に違反するおそれが極めて高い。
したがって，一審被告に対し，本件各商品の展示，販売につき差止命令が認められるべきである。
なお，一審被告は，「楽天市場に新たに出品される同様の商品」について，別途先使用権が成立する可能性がある等主張するが，出店者等に確認すればすむ。
また，一審原告は，抽象的に一審原告の商標権を侵害する物品の展示，販売の差止めを求めるのではなく，本訴において商標権侵害品と判断された特定の物についてのウェブページの削除，アクセス禁止，販売禁止等を求めるものであるから，一審被告の反論は当たらない。
(9)損害賠償義務についての主張の補完
ア本件では，一審原告が一審被告に対し，本訴の訴状において，商品を特定した上で本件各商品の譲渡及び譲渡のための展示等が一審原告の商標権を侵害する旨を告知することにより，一審被告は本件各商品の譲渡等が一審原告の商標権を侵害することを認識するに至っている。したがって，以後，楽天市場において本件各商品が展示，販売等された場合には，当該販売等に関与することにより一審原告の商標権を侵害したことについて，損害賠償を含め責任を負うべきである。
イ本件において，出品者が誰であっても本件各商品を販売等することにより商標権侵害が成立するのであり，一審原告は商品をもって侵害行為を特定したものであるから，一審原告が証拠として提出したウェブページにかかる出店者以外の者によって当該商品が販売等されていた場合であっても，当該商標権侵害について認識は可能であり，認識すべきであったというべきである。
一審被告は，本件各商品情報を自己のサーバに保管し，顧客の求めに応じて検索し，提供することで楽天市場内に展示し，販売するものであって，本件各商品の存在について，規範的観点からも認識，把握していたことを否定できない。
そして，楽天市場において本件各商品が展示販売されていることの認識があり，かつ，本件各商品が侵害品であるとの認識がある以上，楽天市場における本件各商品の展示販売等による商標権侵害行為についての認識があったと評価すべきこととなる。