ｃさらに，平成５年（１９９３年）には，平成元年診断基準に関して，腰椎骨塩量のデータを加えた改訂版が出された（甲２６）。(ｲ)ａ日本骨代謝学会は，骨粗鬆症診断基準検討委員会を作り，１９９５年度（平成７年度），前記(ｱ)ｃの診断基準を見直し，原発性骨粗鬆症の診断基準を作成した（甲２５，２６）。
その内容は，次のとおりである（甲２５）。
【原発性骨粗鬆症の診断基準（１９９５年）】（以下「平成７年度診断基準」という。）
ⅠＸ線上椎体骨折を認める場合
低骨量（骨萎縮度Ⅰ度以上，あるいは腰椎骨密度値が若年成人平均値（ＹＡＭ）の－１．５Ｓ．Ｄ．以下）を伴い，非外傷性椎体骨折を認めるものを骨粗鬆症とする。
ⅡＸ線上椎体骨折を認めない場合
脊椎Ｘ線像          腰椎骨密度値（ＹＡＭを基準値とする）
正   常   骨萎縮なし
骨量減少   骨萎縮度Ⅰ度        －１．５Ｓ．Ｄ．以下＊骨粗鬆症   骨萎縮度Ⅱ度以上    －２．５Ｓ．Ｄ．以下
＊－１．５Ｓ．Ｄ．≧，>－２．５Ｓ．Ｄ．
ｂ日本骨代謝学会は，平成８年度，骨粗鬆症診断基準検討委員会（委員長Ｃ）において検討した上，前記ａの診断基準を改訂し，「原発性骨粗鬆症の診断基準（１９９６年度改訂版）」を作成した。
その際，骨粗鬆症とは，「低骨量で，かつ骨組織の微細構造が変化し，そのため骨が脆くなり骨折しやすくなった病態」と定義され，一般に，原発性骨粗鬆症（閉経後骨粗鬆症，老人性骨粗鬆症（これらを併せて退行期骨粗鬆症という。），特発性骨粗鬆症（妊娠後骨粗鬆症等）を指す。）と続発性（二次性）骨粗鬆症とに分類されるものとされていた。
その内容は，次のとおりである。（甲２５）
【原発性骨粗鬆症の診断基準（１９９６年度改訂版）】（以下「平成８年度診断基準」という。）
ⅠＸ線上椎体骨折を認める場合
低骨量（骨萎縮度Ⅰ度以上，あるいは骨密度値が若年成人平均値（ＹＡＭ，（２０～４４歳）の８０％以下））で非外傷性椎体骨折のある症例を骨粗鬆症とする。
ⅡＸ線上椎体骨折を認めない場合
脊椎Ｘ線像          骨密度値
正   常   骨萎縮なし
骨量減少   骨萎縮度Ⅰ度        ＹＡＭの８０～７０％骨粗鬆症   骨萎縮度Ⅱ度以上    ＹＡＭの７０％未満(注)骨密度は原則として腰椎の骨密度値とし，腰椎骨密度値の評価が困難な場合にのみ橈骨，第二中手骨，大腿骨頸部，踵骨の骨密度値を用いる。骨萎縮とはradiographicosteopenia（X   線撮影骨減少）に相当する。ｃ日本骨代謝学会は，平成１２年度，骨粗鬆症診断基準検討委員会（委員長Ｃ）において検討した上，平成８年度診断基準を改訂し，「原発性骨粗鬆症の診断基準（２０００年度改訂版）」を作成した。
その際，骨粗鬆症とは，「低骨量でかつ骨組織の微細構造が変化し，そのため骨が脆くなり骨折しやすくなった病態」と定義され，一般に，原発性及び続発性骨粗鬆症の２つに分類されるものとされていた。
その内容は，次のとおりである。（甲２７）
【原発性骨粗鬆症の診断基準（２０００年度改訂版）】（以下「平成１２年度診断基準」という。）
低骨量をきたす骨粗鬆症以外の疾患または続発性骨粗鬆症を認めず，骨評価の結果が下記の条件を満たす場合，原発性骨粗鬆症と診断する。
Ⅰ脆弱性骨折（注１）あり
Ⅱ脆弱性骨折なし
骨密度（注２）                    脊椎X線像での骨粗鬆症化（注３）正   常ＹＡＭの８０％以上            なし骨量減少ＹＡＭの７０％以上～８０％未満      疑いあり骨粗鬆症ＹＡＭの７０％未満            あり（注１）脆弱性骨折：低骨量（骨密度がＹＡＭの８０％未満，あるいは脊椎Ｘ線像で骨粗鬆化がある場合）が原因で，軽微な外力によって発生した非外傷性骨折，骨折部位は脊椎，大腿骨頸部，橈骨遠位端，その他。
（注２）骨密度は，原則として腰椎骨密度とする。ただし，高齢者において，脊椎変形などのために腰椎骨密度の測定が適当でないと判断される場合には大腿骨頸部骨密度とする。これらの測定が困難な場合は橈骨，第二中手骨，踵骨の骨密度を用いる。
（注３）脊椎Ｘ線像での骨粗鬆化の評価は，従来の骨萎縮度判定基準を参考にして行う。
脊椎Ｘ線像での骨粗鬆化      従来の骨萎縮度判定基準なし                          骨萎縮なし
疑いあり             骨萎縮度Ⅰ度
あり                          骨萎縮度Ⅱ度以上オ前記ウのとおり，甲   1発明の認定における「厚生省による委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された」「被検者」とは，複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義する診断基準により骨粗鬆症と診断された者であって，スコアの合計が４以上のものであるところ，前記エ(ｲ)ａ及びｂのとおり，甲１が公表された１９９９年（平成１１年）には，既に平成７年度及び平成８年度診断基準が存在していたが，これらはいずれもスコアを合計して評価する内容ではないこと，同(ｱ)ｂのとおり，平成元年度基準は，複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を診断するものであり，合計４点以上をほぼ確実としていることからすれば，甲１発明における「厚生省による委員会が提唱した診断基準」とは，平成元年診断基準であると認められる。


なお，甲１には，前記認定(1)ｄのとおり，正常血清カルシウム，リン及びアルカリホスファターゼ値がスコア１であるとしつつ，１つ以上の異常がある場合にはスコア１を差し引く旨や，閉経前の場合はスコア１を差し引く旨の記載があり，この内容は，平成元年診断基準ではなく，昭和６３年診断基準と整合する。しかしながら，原告は，審判手続において，「前記Ⅱ相週１試験」の対象である日本人退行期骨粗鬆症患者の主な選択基準が，「厚生省シルバーサイエンス骨粗鬆症研究班の定める「退行期骨粗鬆症の診断基準（１９８９年）」で４点以上の患者」である（６２頁）旨記載した参考資料を提出し（甲５），甲１の臨床試験は，第Ⅱ相臨床試験に相当する（原告第２準備書面７頁）と主張しており，また，甲１に記載された「厚生省による委員会が提唱した診断基準」は，厚生省の診断基準を意味する（原告第４準備書面５頁）と主張しているのであって，これらを考え併せれば，原告は，甲１における「厚生省の診断基準」として，平成元年診断基準を主張しているものと解される。そして，被告は，甲１に記載された「厚生省による委員会が提唱した診断基準」が平成元年診断基準であることを積極的に争わない。これに，前記エ(ｱ)ｂのとおり，平成元年診断基準が昭和６３年度の最終案であるとされていることを踏まえた上，前記のとおり認定する。
カそして，前記オ及び弁論の全趣旨によれば，審決も，甲１発明の認定において，「厚生省による委員会が提唱した診断基準」は，平成元年診断基準を意味するものであることを前提にしているものと認められる。
キ以上によれば，審決における引用発明の認定には誤りはない。
(3)原告の主張について
ア原告は，前記の甲   1発明の認定のうち，「骨粗鬆症治療剤」という部分は，「腰椎ＢＭＤ増加剤」と認定されるべきである旨主張し，その理由として，①甲１発明の認定において，背部痛からなる自覚症状の改善及び椎体骨折の発生を考慮して，「骨粗鬆症治療剤」と認定するのは不適切である，②「治療剤」といえるためには，ヒトに投与した場合の副作用も考慮し，リスクベネフィットに見合うものである必要があるところ，甲１の２００単位投与は，腰椎ＢＭＤの増加率が特段優れているわけではないにもかかわらず，副作用が異常な高頻度で発生し，骨肉腫発生の懸念もあったから，リスクベネフィットに見合ったものではなく，「治療剤」とはいえない，③甲１は，ＰＴＨ(１－３４)の５０単位，１００単位又は２００単位の用法・用量を検討したものであり，このうちいずれの用量の週１回間歇投与が骨粗鬆症治療に適する可能性があるかまでは開示されていないから，甲１の２００単位投与が「骨粗鬆症治療剤」とは認定できない，④甲１における主要評価項目は腰椎ＢＭＤであるから，甲１には，「２００単位のＰＴＨ（１－３４）を含有する，腰椎ＢＭＤ増加剤」が開示されているのであって，「骨粗鬆症治療剤」が開示されているのではない旨主張する。
イ(ｱ)前記①について
ａ確かに，甲１のＰＴＨ（１－３４）の投与において，背部痛は，前記(1)ｊのとおり，各群の被検者に中等度又はやや改善がみられたものの，Ｌ群，Ｍ群，Ｈ群との間に有意な差は認められず，一方，腰椎ＢＭＤは，同ｋのとおり，Ｌ群０．６％，Ｍ群３．６％，Ｈ群８．１％と用量依存的に増加したのであるから，ＰＴＨ（１－３４）が骨に作用したことにより背部痛の改善がみられたとは評価できない。
また，椎体骨折についても，前記(1)ｋのとおり，各群間に有意な差は認められなかったといえる。
ｂ(a)しかしながら，前記(2)アのとおり，Ｌ，Ｍ，Ｈの各群の腰椎ＢＭＤが，それぞれ０．６％，３．６％，８．１％と，用量依存的に増加したことが認められる。
(b)そして，前記(2)エ(ｲ)ｂ及びｃのとおり，平成８年度及び平成１２年度診断基準の作成に際しては，骨粗鬆症とは，低骨量で，かつ，骨組織の微細構造が変化し，そのため骨が脆くなり骨折しやすくなった病態と定義されていたのであって，前記各診断基準においては，骨折がなくとも，脊椎Ｘ線像による骨萎縮と骨密度値によっては，原発性骨粗鬆症と診断されることがある。また，メルクマニュアル第１８版日本語版（２００７年（平成１９年）初版第３刷）において，「骨粗鬆症は，骨密度（単位体積当たりの骨量）を減少させ，骨構造物を劣化させる進行性の代謝性骨疾患である。」，「予防と治療は，・・・骨量を温存し新たな骨形成を刺激する薬物療法がある。」，「予防と治療」の「目標は，骨量を温存し，骨折を防ぎ，痛みを軽減し，機能を維持することである。」との記載がある（乙５）。日本製薬工業協会医薬品評価委員会統計・ＤＭ部会（発行医薬出版センター）の「代替エンドポイントの評価」と題する部会資料（甲２０，平成２１年６月）にも，「骨粗鬆症とは国際的に，『低骨量と骨の微細構造の劣化が特徴的で，その結果骨の脆弱性が増加し，骨折を起こしやすい全身性の骨疾患』と定義されている」との記載がある（甲２０）。
これらの事実及び弁論の全趣旨によれば，本願優先日において，骨粗鬆症は，骨が脆くなり骨折しやすくなった病態であると解されており，骨折がなくても，骨量が減少し，骨の構造が変化して，骨が脆くなり骨折しやすくなった病態であると解されていたことが認められる。
(c)原告は，この点，２０００年（平成１２年）には，米国国立衛生研究所（ＮＩＨ，NationalInstitutesof   Health）のコンセンサス会議が，骨粗鬆症の定義を，「骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患」と改めたのであって，骨密度のみでは骨強度を評価することはできず，骨密度を増加させても骨折抑制効果が得られるものではなく，骨粗鬆症を治療することにはならない旨も主張する。


確かに，米国国立衛生研究所のコンセンサス・ステートメントには，「骨粗鬆症とは，骨強度の低下が，骨折のリスクを増大しやすくなるという特徴を有する骨格疾患と定義される。」，「骨強度は，二つの主要な特徴（骨密度と骨質）の統合を反映する。」との記載があり（甲１８），前記部会資料（甲２０）にも，「近年の骨粗鬆症の治療においては，骨密度の増加のみならず，骨質の改善の重要性も認識されている。なお，骨粗鬆症治療薬として２０年前に開発されたフッ素化合物は，骨密度は大きく増加させるものの骨折抑制には殆ど効果がなかった・・・ために，ＦＤＡは骨密度を代替エンドポイントとした試験結果をもって薬剤を容認する方針を変更し，第Ⅲ相試験においては真のエンドポイントである骨折を評価項目とした臨床試験を求めるようになった・・・。」との記載がある（甲２０）。しかしながら，前記ステートメントには，「骨強度の約７０％が骨密度で，残りの３０％は骨吸収及び骨形成といった骨代謝回転等の骨質で説明される」旨も記載されている（甲５（２４頁），甲１８）。また，前記部会資料（甲２０）には，「ただし，骨密度は代替エンドポイントとして日米欧の規制当局からは認められており，新薬の承認申請の際には，骨密度を代替エンドポイントとして第Ⅱ相試験を行い用量反応性を検討し，第Ⅲ相試験においては真のエンドポイントである骨折を評価項目としてプラセボまたは実薬対照試験を行うのが一般的となっている。」とも記載されている（甲２０）。さらに，骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会（日本骨粗鬆症学会日本骨代謝学会    骨粗鬆症財団，委員長Ｃ）編集の「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン２０１１年（平成２３年）版」（甲６の参考資料５）には，「骨粗鬆症は，骨密度の低下と骨質の劣化により骨強度が低下する疾患である。」，「骨強度は，骨密度と骨質により規定されるため，そのどちらが低下しても骨強度は低下し，骨折リスクは高まる。」と記載されている（甲６）。これらの事実及び弁論の全趣旨によれば，本願優先日において，当業者は，骨粗鬆症においては，骨密度の低下は骨折リスクを増大させるものであり，骨密度の増加は骨折リスクを軽減させるものと理解していたことが認められる。そもそも，証拠（甲６）及び弁論の全趣旨によれば，現在のところ，ヒトの生体において骨強度を測定する有効な方法は見当たらないことが認められるのであって，人の生体における骨強度は，その約７０％を説明するという骨密度の値と，骨折の発生率から推し量るほかないものである。
以上によれば，本願優先日において，当業者は，一般に，骨粗鬆症においては，骨密度の増加させることは，骨折リスクを軽減させることであって，骨粗鬆症を治療することであると認識していたことが認められるのであって，甲１の２００単位投与は，骨粗鬆症と診断された被検者を対象とし，該被検者の腰椎骨密度を８．１％増加させたとされているのであるから，本願優先日当時において，当業者は，甲１の２００単位投与を，「骨粗鬆症治療剤」と認識することができるというべきである。
(ｲ)前記②について
ａ甲１には，前記(1)ｍのとおり，「ＰＴＨは依然として骨形成促進剤の候補として有望視されている。」，「本試験で用いられた週1回の間欠投与の方が，ｈＰＴＨ（１－３４）の総投与量を明らかに少なく抑えられる。ｈＰＴＨ（１－３４）が中手骨・・・の骨密度を減少させることなく，腰椎ＢＭＤ・・・を，４８週という比較的短期間で有意に用量依存性に増加させたことから，ｈＰＴＨ（１－３４）による骨粗鬆症治療はきわめて将来有望であると思われる。」と記載されている。一方，甲１には，前記(1)ｌのとおり，Ｈ群では，中等度の顔面潮紅１，中等度の腰痛１，軽度の頭痛２，中等度の頭痛２，中等度のめまい１，軽度の悪心９，中等度の悪心６，軽度の嘔吐２，中等度の嘔吐２，中等度の腹痛１，中等度の食欲不振１，軽度の熱感1，軽度の発熱３，軽度の脱力感１，軽度の全身倦怠感１，中等度の全身倦怠感２，中等度の悪寒1の合計３７件，副作用発現例数３０，副作用による脱落症例数１６（４２％）であり，「副作用の総数はｈＰＴＨ（１－３４）の用量が増加するのに合致して増加したものの，重篤な有害事象は認められなかった」と記載されている。
そして，前記１(1)のとおり，本願明細書には，ｈＰＴＨ（１－３４）は，他の薬剤との併用が可能であること（【００２４】），ＰＴＨ投与患者のある一定の割合に，嘔吐，悪心，嘔気，胃もたれ，胃部不快感，胸焼けなどの消化器症状が一過性に観察されることが知られていること(【００３０】)，制嘔剤であるプリンペラン等の薬剤がＰＴＨ投与に伴う悪心又は嘔吐に対して有効であることを確認したこと（【００３１】，【０１１４】）が記載されているのであって，これらの事実及び弁論の全趣旨によれば，本願優先日当時，相当数の制嘔剤が存在し，ｈＰＴＨ（１－３４）との併用が可能であると解されていたことが認められる。以上によれば，甲１に記載された副作用の内容は，当業者が，本願優先日当時，それ自体重篤と考えるようなものではなく，また，制嘔剤との併用による対処を想定できるものであるから，甲１の２００単位投与を骨粗鬆症の治療として行うことを断念させるに足りる記載が，甲1にあるとはいえない。ｂまた，本願優先日当時，ＰＴＨ（１－３４）につき，ラットでの骨肉腫の発生の懸念があったとしても，甲１の２００単位投与は，甲1において，実際にヒトに対して行われており，当時，ヒトに対する投与につき，骨肉種の発生の懸念が多大であったとは推認できず，その後，本願優先日までの間に，ＰＴＨ（１－３４）の比較的大量の投与によるヒトの骨肉腫発生の危険性が指摘されたことを認めるに足りる証拠もないから，仮に，上記懸念が認められるとしても，当業者が，甲１の２００単位投与を骨粗鬆症の治療として行うことを断念させるに足りるものではない。
(ｳ)前記③について


甲１には，前記(1)ｍのとおり，「ＰＴＨを大量に投与すると，ヒトでもＢＭＤの増加がみられたが，ヒトで好ましい効果を奏する間歇投与法は未解決の課題である。」との記載があるが，その記載の後に，「…これまでの試験の多くに比べると，本試験で用いられた週１回の間欠投与の方が，ｈＰＴＨ（１－３４）の総投与量を明らかに少なく抑えられる。ｈＰＴＨ（１－３４）が中手骨…の骨密度を減少させることなく，腰椎ＢＭＤ…を，４８週という比較的短期間で有意に用量依存性に増加させたことから，ｈＰＴＨ（１－３４）による骨粗鬆症治療はきわめて将来有望であると思われる。」と記載されている。
そして，甲１には，ｈＰＴＨ（１－３４）の５０単位，１００単位，２００単位の週１回の間歇投与が記載されており，腰椎ＢＭＤを短期間で有意に用量依存的に増加させたというのであるから，甲１には，甲１の２００単位投与が，従来の骨粗鬆症の治療方法よりも有望である旨が記載されているといえる。
(ｴ)前記④について
腰椎ＢＭＤを増加させることも骨粗鬆症の治療と評価できることは前記(ｱ)のとおりである。
(ｵ)小括
以上のとおりであって，原告の前記主張は，採用できず，原告主張の取消事由１は，理由がない。
３取消事由２について
審決は，前記第２の３(2)イ(ｱ)，同(3)ア(ｱ)のとおり，相違点１について，引用発明でいう「厚生労働省（裁判所注：厚生省の誤記と認める。）による委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された，年齢範囲が４５から９５歳の被検者のうち，複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し，スコアの合計が４以上の場合の患者」の中には，本願発明にいう「下記（１）～（３）の全ての条件」を満たす骨粗鬆症患者が少なからず存在する蓋然性が高い点で，両者は重複しているとするのが相当であるとし，本願発明と引用発明の間に相違点は見出せないと判断する。
しかしながら，前記の引用発明の患者，すなわち，甲１のＨ群の患者中に，前記の本願発明にいう患者が少なからず存在する蓋然性があるとしても，前記２(1)認定の甲１の記載事項から，Ｈ群の患者中，前記の本願発明の患者とそれ以外の患者を識別し，前記の本願発明の患者のみを取り出して甲１の２００単位の投与の結果のみを読み取ることはできない。
確かに，前記の甲１のＨ群の患者中に前記の本願発明にいう患者が全て含まれていれば，論理的には，甲１発明は，部分的には，本願発明と一致する（本願発明を全て含む。）ことになるが，前記のとおり，甲1に，前記の本願発明の患者を識別するに足りる記載がなく，前記の本願発明にいう患者のみを取り出して甲1の２００単位の投与の結果のみを読み取ることができず，そのため，甲１のＨ群の患者中，前記の本願発明にいう患者のみの甲1の２００単位の投与の結果から，本願発明と同じ内容の発明の認定ができるか否かは，定かではない以上，相違点１において，甲１発明と本願発明とが同じ内容の発明である（本願発明が甲１発明に含まれる。）ということはできない。
したがって，相違点１に係る新規性についての審決の判断には誤りがあり，原告が主張する取消事由２には理由がある。
ただし，審決は，本願発明の進歩性についても判断しており，本願発明が甲1発明に対して新規性を有していたとしても，進歩性を有していなければ，結局のところ，本願発明は特許を受けることができないという審決の結論に誤りはないことになるから，後記のとおり，進歩性判断を検討する。
４取消事由３について
(1)相違点２について
審決は，前記第２の３(2)イ(ｲ)，同(3)ア(ｲ)のとおり，相違点２について，骨粗鬆症治療剤とは，骨を強くし，骨折しにくくするための治療剤であることは，本願優先日当時，当業者にとって自明の事柄であったといえるし，甲1発明の骨粗鬆症治療剤においてはなおのこと，骨折しにくくするための治療剤であることは自明の事柄であったといえるから，甲1発明にいう「骨粗鬆症治療剤」と本願発明にいう「骨折抑制のための骨粗鬆症治療ないし予防剤」との間に実質的な差異はないと判断する。
しかしながら，甲１には，前記２(1)ｋのとおり，椎体骨折の発生数は，Ｌ群，Ｍ群，Ｈ群の間で有意差がなかったと記載されており，また，甲１には，被験薬と対照薬との比較も記載されていないから，当業者が，甲１から直ちに，甲1発明が「骨折抑制」の効能を有することを把握することはできないというべきであり，相違点２は，実質的な相違点とすべきものである。
したがって，審決の相違点２に係る判断には誤りがあり，原告が主張する取消事由２には，相違点２に係る判断においても，理由がある。ただし，前記３のとおり，審決は，本願発明の進歩性についても判断しており，後記のとおり，進歩性判断を検討する。
(2)相違点３について
原告は，相違点３として，「本願発明では，骨粗鬆症治療ないし予防薬としての用量を２００単位／週とするのに対し，引用発明の腰椎ＢＭＤ増加剤では２００単位／週が骨粗鬆症治療ないし予防剤の用量として選択できることの記載がない点」が存在すると主張するが，前記２のとおり，甲1発明は，甲１の２００単位投与が骨粗鬆症治療剤であることを内容とするものであると認められる。したがって，原告の主張する相違点３の存在は認められない。
５取消事由５について
取消事由４は，効果についての主張であり，取消事由５は，主に動機付けについての主張であるので，取消事由５を先に検討する。
(1)相違点１について
ア前記第２の３(2)イ(ｱ)のとおり，相違点１は，「特定の骨粗鬆症患者」が，甲1発明では，「厚生労働省による委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された，年齢範囲が４５から９５歳の被検者のうち，複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し，スコアの合計が４以上の場合の患者」であるのに対し，本願発明では「下記（１）～（３）の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者
（１）年齢が６５歳以上である
（２）既存の骨折がある


（３）骨密度が若年成人平均値の８０％未満である，および／または，骨萎縮度が萎縮度Ｉ度以上である。」である点であり，前記３のとおり，この点は実質的な相違点であるといえる。
イまた，甲１発明の「厚生労働省による委員会が提唱した診断基準」（「厚生労働省」は「厚生省」の誤記であると認める。）とは，前記２(2)オのとおり，平成元年診断基準であると認められるから，甲１発明の「特定の骨粗鬆症患者」は，平成元年診断基準で合計４点以上の者のうち，年齢範囲が４５歳から９５歳の者ということになる。
ウ一方，本願発明の「骨粗鬆症患者」については，弁論の全趣旨によれば，本願明細書における実施例１の「原発性骨粗鬆症と診断された」「患者」が平成８年度診断基準で原発性骨粗鬆症と診断された患者であることは，当事者間に争いはなく，また，原告は，本願明細書における実施例２の「原発性骨粗鬆症と診断された」「患者」は，平成１２年度診断基準で原発性骨粗鬆症と診断された患者であると主張し，被告はこれを積極的に争わないこと，原告は，本願発明の「骨粗鬆症患者」がいかなる診断基準により骨粗鬆症と診断された者であるかについては特に主張せず，本願発明の骨粗鬆症は，「原発性骨粗鬆症だけではなく，続発性骨粗鬆症をも包含する」（原告第４準備書面７頁）として，「本願発明では骨粗鬆症を『骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患』と定義している。」と主張している（同書面６頁）ことが認められる。
本願明細書（甲３）には，前記１(1)のとおり，「骨粗鬆症は『骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患』である。」（【０００２】），「本発明に係る骨粗鬆症は特に限定されず，原発性骨粗鬆症及び続発性骨粗鬆症のいずれをも含む。・・・」（【００３７】）と記載されている。
以上によれば，本願発明の「骨粗鬆症患者」は，「骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患」に罹患している者であり，診断基準による特定はされていないことが認められるのであって，本願発明の「特定の骨粗鬆症患者」は，「骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患」に罹患している者のうち，（１）年齢が６５歳以上であり，（２）既存の骨折があり，（３）骨密度が若年成人平均値の８０％未満である，及び／又は，骨萎縮度が萎縮度Ｉ度以上である者をいうことになる。
これを，実施例１及び２の対象患者の診断基準のうち，より本願優先日に近い平成１２年度診断基準と比べると，本願発明の「特定の骨粗鬆症患者」は，まず，続発性骨粗鬆症患者が含まれている点で異なる上，原発性骨粗鬆症患者については，①６５歳未満の者を除外し，②脆弱性骨折がない者を除外し，ただし，脆弱性骨折がなくともほかの原因による骨折がある者は加わっており，③骨密度が若年性成人平均値の８０％以上であり，骨萎縮がない者を除外したことになると解される。エ前記１(1)のとおり，本願明細書には，実施例１及び２以外の実施例の記載はないところ，前記各実施例は，いずれも原発性骨粗鬆症と診断された者を対象とするものである（【００７７】，【００９８】）。
そして，本願明細書には，前記１(1)のとおり，実施例１において，「高リスク者」，すなわち，（１）年齢が６５歳以上であり，（２）既存の椎体骨折があり，（３）骨密度が若年成人平均値の８０％未満である，及び／又は，骨萎縮度が萎縮度Ｉ度以上である者とそれ以外の者を区分したことが記載されている（【００８０】）が，前記「高リスク者」を定義する３つの条件のうち，年齢のみに違いがあり，既存の椎体骨折及び骨密度・骨萎縮度等の他の条件は同一である母集団の患者同士を比較した結果，既存の椎体骨折の有無のみに違いがあり，年齢及び骨密度・骨萎縮度等の他の条件は同一である母集団の患者同士を比較した結果，骨密度又は骨萎縮度のみに違いがあり，年齢，既存の椎体骨折の有無等の他の条件は同一である母集団の患者同士を比較した結果については，記載されておらず，しかも，投与されたのは，テリパラチド酢酸塩，すなわちｈＰＴＨ（１－３４）の酢酸塩の５単位又は１００単位の週１回の間欠的投与であって，２００単位の投与ではない。また，本願明細書には，前記１(1)のとおり，実施例２について，２００単位のｈＰＴＨ（１－３４）の酢酸塩又はプラセボ製剤の週１回投与であり，椎体骨折に対する有効性についての記載があり（【０１０９】，【０１３１】～【０１３３】），各患者群の背景因子についての記載もある（【０１２５】）ものの，年齢の最小値がＰＴＨ２００群においてもＰ群においても６５歳とされていることからすると，他の条件は同じで，年齢６４歳未満と６５歳以上との患者群の比較は行われていないことが認められ，また，既存の椎体骨折の個数の記載はあるものの，既存の骨折一般についての特段の記載はなく，既存の椎体骨折の有無のみに違いがあり，年齢及び骨密度・骨萎縮度等の他の条件は同一である母集団の患者同士を比較した結果は記載されておらず，腰椎骨密度，大腿骨頸部骨密度，大腿骨近位部total骨密度の記載はあるが，他の条件は同じで，その値が若年成人平均値の８０％未満と８０％以上との患者群の比較は行われていないことが認められ，骨萎縮度についても，他の条件は同じで，骨萎縮度がⅠ度である患者群と骨萎縮がない患者群との比較は行われていないことが認められる。


以上によれば，本願発明における（１）年齢が６５歳以上である，（２）既存の骨折がある，（３）骨密度が若年成人平均値の８０％未満である，及び／又は，骨萎縮度が萎縮度Ｉ度以上であるという条件は，それぞれ，各条件を満たさない者と比較して，投薬の有効性を分析した結果，定められた条件であるとはいえない。オ高齢者の医療の確保に関する法律においては，６５歳以上が高齢者とされている（同法３２条）のであって，前記（１(2)エ）のとおり，既存の骨折の有無は，各診断基準において一貫して診断の要素とされてきたこと，平成１２年度診断基準において，骨密度が若年成人平均値の８０パーセント以上であることは，骨密度が正常であり，低骨量ではないことの要素とされていること，骨萎縮度Ⅰ度以上であることは，脊椎Ｘ線像での骨粗鬆症化の疑いありとの評価と一致するとされていることからして，前記（１）～（３）の各条件とは，要するに，高齢者であって，既に骨折の経験があり，骨密度に異常があり，及び／又は，脊椎Ｘ線像で骨粗鬆症化の疑いのある所見があり，正常とはいえない者であり，「骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患」に罹患している者のなかでも，特にこのような条件を満たす者は，他の罹患者より，重篤な病態であり，骨折のリスクがより増大している状態であるといえる。
なお，原告は，甲１発明の「骨粗鬆症患者」と本願発明の「骨粗鬆症患者」が異なる旨を主張するが，前記認定（イ，ウ）のとおり，甲１発明の骨粗鬆症患者は，どのような診断基準の下に原発性骨粗鬆症患者と診断された者か特定できるが，本願発明の骨粗鬆症患者は，「骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患」に罹患している者というだけで，診断基準は特定されておらず，原発性か続発性かも特定されていないが，本願明細書の実施例の記載は，原発性骨粗鬆症患者に対するものに限られているし，医学の進歩を踏まえて骨粗鬆症の診断基準の内容が変更されても，それは診断基準の変更であって，疾患としての骨粗鬆症の同一性を変更するものではない。
以上によれば，本願発明は，骨粗鬆症患者のうち，より重篤な病態で，骨折のリスクがより増大している者を対象に，甲１と同じ用量・頻度で同じ薬剤を投与するものであり，その対象者の各条件が，それぞれ各条件を満たす者の群と満たさない者の群とにおける投与結果を比較して，投薬の有効性を分析した結果，定められた条件であるといえないのであって，結局，甲１発明に基づいて，甲１の２００単位投与の対象者を，本願発明の対象者とすることにつき，当業者の格別の創意を要したものとはいえない。
(2)相違点２について
甲１には，前記２(1)ｃのとおり，「・・・骨粗鬆症を治療するためには，主にエストロゲン・・・などの骨吸収抑制剤に頼っている。ここに挙げた薬剤を投与することによって骨密度（ＢＭＤ）が増加するため，骨折予防は飛躍的に進歩した・・・」。との記載があり，当業者は，甲１から，骨密度の増加が骨折予防に寄与することを理解できる。
また，甲１には，同ｋのとおり，「腰椎ＢＭＤは，試験開始時と比較して，治療後２４と４８週目に用量依存的に増加し，Ｌ，ＭおよびＨ群でそれぞれ０．６％，３．６％および８．１％であった。」との記載があり，同ｍのとおり，「ＰＴＨは依然として骨形成促進剤の候補として有望視されている。」，「ＰＴＨを大量に投与すると，ヒトでもＢＭＤの増加がみられた」，「ｈＰＴＨ（１－３４）が中手骨・・・の骨密度を減少させることなく，腰椎ＢＭＤ・・・を，４８週という比較的短期間で有意に用量依存性に増加させたことから，ｈＰＴＨ（１－３４）による骨粗鬆症治療はきわめて将来有望であると思われる。」との記載があり，前記(1)オのとおり，骨粗鬆症は，重篤化すればするほど骨折のリスクが高くなるといえるから，骨粗鬆症治療の根幹は，骨折リスクの低減であり，また，前記２(3)イ(ｱ)ｂ(c)のとおり，骨密度は，骨強度を約７０％説明するものであり，骨密度の増加は，骨折リスクを低減させるものといえるから，当業者は，甲１の２００単位投与による骨密度の増加に，つまり，甲１発明の骨粗鬆症治療剤の投与の結果に，骨折抑制の効果を期待すると認められるのであって，甲１発明にいう「骨粗鬆症治療剤」を，骨折抑制のためのものとすることに，当業者の格別の創意を要したものとはいえない。
(3)まとめ
以上によれば，本願発明は，当業者が甲１発明に基づいて容易に発明をすることができたものといえるのであって，この点に係る審決の判断に誤りはない。
(4)原告の主張について
ア原告は，本願発明の容易想到性を否定し，①甲１の記載から，多くの骨折リスクが知られている中で，３条件のみに限定する動機付けがあるとはいえず，むしろ阻害事由がある，②甲１の２００単位投与は，副作用が多すぎ，骨折抑制作用は認められず，当業者は，甲１の２００単位投与の処方を避けるなどと主張する。イ(ｱ)しかしながら，原告の前記ア①の主張については，前記（１）のとおりであり，採用できない。
また，同②の主張についても，前記２(3)のとおりであり，採用できない。(ｲ)原告は，他にもるる主張するが，前記２～４についての原告の主張内容と重複しており，既に判示したとおりであるから，採用できない。ウしたがって，原告の前記主張は，採用できず，原告主張の取消事由５は，理由がない。
６取消事由４について
(1)効果の顕著性について


ア前記認定５(1)オのとおり，甲１発明の骨粗鬆症患者は，どのような診断基準の下に原発性骨粗鬆症患者と診断された者か特定できるが，本願発明の骨粗鬆症患者は，「骨強度の低下を特徴とし，骨折のリスクが増大している疾患」に罹患している者というだけで，診断基準は特定されておらず，原発性か続発性かも特定されていないが，本願明細書の実施例の記載は，原発性骨粗鬆症患者に対するものに限られているし，医学の進歩を踏まえて骨粗鬆症の診断基準の内容が変更されても，それは診断基準の変更であって，疾患としての骨粗鬆症の同一性を変更するものではないことからすれば，甲１発明と比較した本願発明の効果については，原発性骨粗鬆症患者であって，（１）年齢が６５歳以上である，（２）既存の骨折がある，（３）骨密度が若年成人平均値の８０％未満である，及び／又は，骨萎縮度が萎縮度Ｉ度以上であるという条件の全てを満たす者にＰＴＨ（１－３４）の２００単位の投与をすることにより奏される効果と，前記（１）～（３）の条件のいずれか又は全てを満たさない者にＰＴＨ（１－３４）の２００単位の投与をすることにより奏される効果とを対比すべきである。
イこの点，前記５(1)エのとおり，本願明細書（甲３）記載の実施例１及び２においては，いずれも前記（１）～（３）の全ての条件を満たす原発性骨粗鬆症患者の群と，前記各条件のいずれか又は全てを満たさない原発性骨粗鬆症患者の群とを投与対象とした場合の比較の結果は記載されていない。また，本願明細書のその余の記載中にも，前記結果は記載されていない。
したがって，本願明細書の記載から，２００単位のＰＴＨ（１－３４）又はその塩を週１回投与する対象を，前記（１）～（３）の全ての条件を満たす原発性骨粗鬆患者とした場合に奏される効果と，前記各条件のいずれか又は全てを満たさない原発性骨粗鬆患者とした場合に奏される効果との差異を確認することができない。そうすると，甲１には，甲1の２００単位投与につき，骨折抑制効果があることを直接認めるに足りる記載がなく，本願明細書には，これを直接認め得る記載があるとしても，その効果が，前記（１）～（３）の全ての条件を満たす原発性骨粗鬆症患者に限って生じ，前記各条件のいずれか又は全てを満たさない原発性骨粗鬆症患者には生じないことを，本願明細書から読み取ることはできないのであって，本願明細書から，甲１発明に対する本願発明の奏する効果の顕著性を認めることはできない。
ウ(ｱ)また，本願明細書には，大腿骨の内側への肥厚につき，前記（１）～（３）の全ての条件を満たす原発性骨粗鬆患者に２００単位のＰＴＨ（１－３４）を投与した場合に奏される効果と，前記各条件のいずれか又は全てを満たさない原発性骨粗鬆患者に２００単位のＰＴＨ（１－３４）を投与した場合に奏される効果とに，差異があったことを認めるに足りる記載はなく，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって，大腿骨の内側への肥厚をもって，甲１発明に対する本願発明の顕著な効果と認めることはできない。
(ｲ)さらに，腎機能障害についても，本願明細書には，前記（１）～（３）の全ての条件を満たす原発性骨粗鬆患者であって軽度又は中等度の腎機能障害を有するものに２００単位のＰＴＨ（１－３４）を投与した場合に奏される効果と，前記各条件のいずれか又は全てを満たさない原発性骨粗鬆患者であって軽度又は中等度の腎機能障害を有するものに２００単位のＰＴＨ（１－３４）を投与した場合に奏される効果との差異を認めるに足りる記載はなく，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって，腎機能障害を有する患者への適応をもって，甲１発明に対する本願発明の顕著な効果と認めることもできない。
エ他に甲１発明に対する本願発明の奏する効果の顕著性を認めるに足りる証拠はない。
オしたがって，甲   1発明に対する本願発明の奏する効果の顕著性を認めることはできないのであって，この点に係る審決の判断に誤りはない。
(2)原告の主張について
ア原告は，本願発明の顕著な効果として，①本願発明は，プラセボ群との対比において，投与が継続するにつれて増加し，骨折抑制効果が顕著に増強したこと，②本願発明の骨折抑制効果は，図「ＢＭＤ増加率と骨折相対リスクとの関係（ＰＴＨ）」の回帰直線からみて，甲１から予測される効果を上回ること，③また，図「ＢＭＤ増加率と骨折相対リスクとの関係（骨吸収抑制剤と本願発明）」の回帰直線からみて，甲１から予測される効果を上回ることを主張する。イ(ｱ)しかしながら，進歩性を検討するに当たり，効果の顕著性は，公知の引用発明とされた甲１発明との対比において検討されるべきことは，前記(1)アのとおりであって，プラセボ群との対比における効果を，進歩性を検討するに当たっての顕著な効果とみることはできない。
(ｲ)また，弁論の全趣旨によれば，図「ＢＭＤ増加率と骨折相対リスクとの関係（ＰＴＨ）」の回帰直線は，甲１発明以外の文献に基づき，作成されたことが認められ，前記(ｱ)のとおり，進歩性を検討するに当たり，効果の顕著性は，公知の引用発明とされた甲１発明との対比において検討されるべきであるから，前記の他の文献との対比における効果を，進歩性を検討するに当たっての顕著な効果とみることはできない。
(ｳ)さらに，弁論の全趣旨によれば，図「ＢＭＤ増加率と骨折相対リスクとの関係（骨吸収抑制剤と本願発明）」の回帰直線も，甲１発明以外の文献に基づき，作成されたことが認められるから，前記の他の文献との対比における効果を，進歩性を検討するに当たっての顕著な効果とみることもできない。ウ以上によれば，原告の前記主張は，採用できず，原告主張の取消事由４は，理由がない。
第６結論


平成３０年１１月７日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００６３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年８月２２日
判決
原告         中国電   力株式   会社同訴訟代   理人弁   理士         大竹正   悟
小椋崇   吉
被告         株式会   社エナ   ジア同訴訟   代理人   弁理士          原田雅   章
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１６－８９００７４号事件について平成３０年３月２９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無，②本件商標についての原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無，③本件商標の指定役務の補正についての要旨変更の判断の誤りの有無である。
１本件商標
被告は，次の商標（以下，「本件商標」という。）の商標権者である（甲１，２）。
(1)登録商標
(2)登録番号    第５７９１８３１号
(3)出願日     平成２７年２月３日
(4)査定日     平成２７年８月２６日
(5)登録日     平成２７年９月１１日
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第３９類電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング，再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・
発電・発熱に関するコンサルティング
第４０類再生可能エネルギーによる発電・発熱
第４２類再生可能エネルギーによる発電・発熱・管理システムのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，再生可能エネルギーを用いた発電・発熱装置を含む設備の設計，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，再生可能エネルギー政策・技術に関する調査及び研究，電気・熱に関する試験又は研究，小規模・分散型電力及び熱の売買用・監視用ウェブサイトの開発，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守
２特許庁における手続の経緯
原告が，平成２８年１１月３０日に本件商標についての商標登録無効審判請求（無効２０１６－８９００７４号）をしたところ，特許庁は，平成３０年３月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年４月６日，原告に送達された。
３審決の理由の要点
(1)引用商標等
原告が，本件商標の無効の理由として引用する商標は，次のア，イのとおりであり，後記イの審判係属中の商標登録出願２０１５－１４０７５（不服審判２０１６－１５４００）を除き，いずれも登録商標として現に有効に存続しているものである（以下，後記アの登録商標の４件を総称して「引用商標」という。）。
ア登録商標
(ｱ)登録第３１０４８２１号商標（以下，「引用商標１」という。）は，以下のとおりの構成からなり，平成４年６月１１日に登録出願，第３９類「電気の供給」を指定役務として，平成７年１２月２６日に設定登録され，平成１８年４月１１日及び平成２７年８月１８日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。なお，引用商標１に係る商標権には，第３９類「ガスの供給，水の供給，熱の供給」を指定役務として，防護標章登録がされている。
(ｲ)登録第３１０４８２２号商標（以下，「引用商標２」という。）は，以下のとおりの構成からなり，平成４年６月１１日に登録出願，第３９類「電気の供給」を指定役務として，平成７年１２月２６日に設定登録され，平成１８年４月１１日及び平成２７年８月１８日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。(ｳ)登録第４９７２７７３号商標（以下，「引用商標３」という。）は，以下のとおりの構成からなり，平成１７年１０月３１日に登録出願，第４２類「気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与」を指定役務として，平成１８年７月２８日に設定登録され，平成２８年４月２６日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。(ｴ)登録第５０７６４７３号商標（以下，「引用商標４」という。）は，以下のとおりの構成からなり，平成１８年５月１６日に登録出願，第３９類「鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の貸与」を指定役務として，平成１９年９月１４日に設定登録されたものである。
イ登録出願商標


商標登録出願２０１５－１４０７５（以下，「引用商標５」という。）は，「エナジア」の片仮名を標準文字で表してなり，第３５類「広告業，チラシの企画・作成，電気製品に関する商品の展示会の企画・運営及び開催，商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画若しくは実行の代理に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，家庭用電化製品の販売に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，生産設備の改修・改善に関する経営上の助言及び指導，経営の診断又は経営に関する助言，会員制の組織による商品の販売に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供，職業のあっせん，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与」，第３７類「電気工事，家庭用電気温水器の設置工事，住宅建設工事，リフォーム工事，システムキッチン設置工事，台所・浴室等のリフォーム工事，浴槽及び浴室ユニットの設置工事，建設工事，住宅のリフォーム工事の仲介，電気工事に関するコンサルティング，建築工事に関する助言，ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の運転及び点検，その他の建築設備の運転・点検・整備，火災報知機の修理又は保守，業務用電気温水器の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，ボイラー修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具（「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。）の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守」及び第３９類「鉄道による輸送，車両による輸送，ガスの供給，ガスの供給に関するコンサルティング，ガスの供給に関する情報の提供，電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，電気の供給に関する情報の提供，水の供給，水の供給に関するコンサルティング，水の供給に関する情報の提供，熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング，熱の供給に関する情報の提供，移動式仮設ステージの付いた自動車の貸与，厨房車の貸与，その他の自動車の貸与」を指定役務として，平成２７年２月１７日に登録出願されたものであり，平成２８年７月１２日付けで拒絶査定されたが，同年１０月１４日付けで拒絶査定不服審判を請求し，現在，審理係属中のものである。
(2)引用商標等の周知性
証拠によると，引用商標１及び２は，本件商標の登録出願日前から，「エネルギア」と称呼され，原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして，中国地方を中心として使用され，その需要者及び取引者の間に広く認識されている商標であって，その状況は本件商標の登録査定日においても継続していたと判断するのが相当である。
また，①「エネルギア」と「ＥＮＥＲＧＩＡ」の文字を二段に配した構成からなる商標，②「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字からなる商標及び③「エネルギア」の文字からなる商標（以下，これらを総称して「使用商標」という。）のいずれも，引用商標１及び２と同様に，本件商標の登録出願日前から，「エネルギア」と称呼され，原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして，中国地方を中心として使用され，その需要者及び取引者の間に広く認識されている商標であって，その状況は本件商標の登録査定日においても継続していたと判断するのが相当である。しかし，引用商標３及び４は，それが使用された指定役務についての取引額，取引数量など取引の実績を示す証拠は見いだせないから，原告の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはできない。
(3)商標法４条１項１１号該当性
ア(ｱ)本件商標は，前記１(1)のとおり，５個の四角形を組み合わせてなる図形及び「エナジア」の片仮名からなる結合商標であるところ，「エナジア」の片仮名は，一般的な辞書等に掲載されていない造語であると認められ，また，図形部分からは特定の意味合いが生じるものではないことに，その外観から受ける印象を併せみると，図形部分と文字部分とは，これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものではなく，それぞれが役務の出所識別標識として機能するものである。
そこで，本件商標は，文字部分の構成文字に相応して「エナジア」の称呼を生じ，この称呼が，我が国においてエネルギーの意味の外来語「エナジー」と近似した印象を与えることによって，エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても，特定の観念を生じさせるとまではいえず，特定の観念を有しない一種の造語と認識される。
(ｲ)引用商標１は，前記(1)ア(ｱ)のとおり，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字を横書きし，「Ｅ」の文字から２本の帯を左下方に捻るよう描き，帯の中間部に円弧を配した構成からなり，また，引用商標２は，前記(1)ア(ｲ)のとおり，「Ｅ」の文字から２本の帯を左下方に捻るよう描き，帯の中間部に円弧を配し，左上に「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字を配した構成からなるところ，両商標の「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字部分は，その構成文字に相応して，「エネルギア」及び「エナジア」の称呼を生じ得ると認められる。
また，「エネルギア」及び「エナジア」の称呼が，我が国においてエネルギーの意味の外来語「エネルギー」及び「エナジー」と近似した印象を与えることによって，エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても，特定の観念を生じさせるとまではいえない。加えて，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字は，スペイン語，ポルトガル語，イタリア語，ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語であるが，いずれも我が国で英語ほど親しまれた語ではないことからすると，特定の観念を有しない一種の造語といい得る。
しかし，前記(2)によると，引用商標１及び２は，いずれも，その指定役務である「電気の供給」及びこれと関連した電気，熱等を始めとするエネルギーに関する役務（発電，発熱，それぞれの供給等）（以下，「エネルギーに関する役務」という。）との関係においては，「エネルギア」のみの称呼を生じ，「中国電力のブランド」の観念を生じるというべきである。


他方，引用商標１及び２は，エネルギーに関する役務以外の役務との関係においては，原告の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないから，「エネルギア」の称呼のほか，「エナジア」の称呼も生じ得るものであり，特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。(ｳ)引用商標３及び４は，前記(1)ア(ｳ)(ｴ)のとおり，黒色で「エネルギア」と「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字を２段に表してなる。引用商標３及び４は，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字の上段に「エネルギア」と大きく記載されており，欧文字部分が「エネルギア」及び「エナジア」の称呼を生じ得るとしても，片仮名「エネルギア」が欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の読みを特定したものと無理なく理解できるから，引用商標３及び４は「エネルギア」のみの称呼を生じると判断するのが相当である。
また，この称呼が，我が国においてエネルギーの意味の外来語「エネルギー」と近似した印象を与えることによって，エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても，特定の観念を生じさせるとまではいえず，特定の観念を有しない一種の造語と認識される。
イ(ｱ)本件商標と引用商標１及び２とを比較すると，外観上，明らかに相違する。
本件商標の称呼「エナジア」と引用商標１及び２の称呼「エネルギア」とは，中間音において「ナジ」と「ネルギ」の差異を有し，その差異が４音と５音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく，両者をそれぞれ一連に称呼しても，聞き誤るおそれはない。
本件商標が特定の観念を生じないのに対し，引用商標１及び２からは「中国電力のブランド」の観念を生じることから，観念上，相紛れるおそれはない。そうすると，本件商標と引用商標１及び２は，外観，称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって，別異の商標というべきである。
(ｲ)本件商標と引用商標３及び４とを比較すると，外観上，明らかに相違する。
両者の称呼「エナジア」と「エネルギア」とは，中間音において「ナジ」と「ネルギ」の差異を有し，その差異が４音と５音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく，両者をそれぞれ一連に称呼しても，聞き誤るおそれはない。両者は，いずれも特定の観念を生じないものであるから，観念において比較することはできない。
そうすると，本件商標と引用商標３及び４は，観念において比較できないとしても，外観及び称呼を異にし，これらを総合的に勘案すると，相紛れるおそれのない非類似の商標であって，別異の商標というべきである。ウしたがって，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当するものとはいえない。
(4)商標法４条１項１５号該当性
ア本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断すると，本件商標の指定役務中の「電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」（第３９類）及び「再生可能エネルギーによる発電」（第４０類）については，本件商標と引用商標１及び２の役務の関連性並びに取引者及び需要者の共通性は高いといえる。他方，エネルギーに関する役務以外の指定役務については，本件商標と引用商標１及び２の役務との関連性は高いものとはいえず，取引者及び需要者も異なるものである。
本件商標の指定役務中，エネルギーに関する役務においては，引用商標１及び２の周知著名性が認められるとしても，その文字部分における独創性の程度は高いものとはいえず，本件商標と引用商標１及び２とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であるから，本件商標は，商標権者がこれをその指定役務中，第３９類及び第４０類の役務について使用しても，取引者，需要者をして引用商標１及び２を連想又は想起させることはなく，その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように，その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。また，本件商標の指定役務中，エネルギーに関する役務以外の役務（第４２類）においては，本件商標と引用商標１及び２とが類似する場合があるものの，前記(3)ア(ｲ)のとおり，この役務の範囲において引用商標１及び２の周知著名性は認められないから，本件商標は，商標権者がこれをその指定役務中，第４２類の役務について使用しても，取引者，需要者をして引用商標１及び２を連想又は想起させることはなく，その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように，その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
イ本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断すると，本件商標の指定役務中の「電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」（第３９類）及び「再生可能エネルギーによる発電」（第４０類）については，本件商標と使用商標の役務の関連性並びに取引者及び需要者の共通性は高いといえる。他方，エネルギーに関する役務以外の指定役務については，本件商標と使用商標の役務との関連性の程度は高いものとはいえず，取引者及び需要者も異なるものである。
本件商標の指定役務中，エネルギーに関する役務においては，使用商標の周知著名性が認められるとしても，その文字部分における独創性の程度は高いものとはいえず，本件商標と使用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であるから，本件商標は，商標権者がこれをその指定役務中，第３９類及び第４０類の役務について使用しても，取引者，需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく，その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように，その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。


また，本件商標の指定役務中，エネルギーに関する役務以外の役務（第４２類）においては，使用商標中「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字からなる商標とが類似する場合があるものの，引用商標１及び２の場合と同様に，この役務の範囲において使用商標の周知著名性は認められないから，本件商標は，商標権者がこれをその指定役務中，第４２類の役務について使用しても，取引者，需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく，その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように，その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
ウ本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断すると，本件商標の指定役務については，本件商標と引用商標３及び４の役務の関連性並びに取引者及び需要者の共通性は高いといえる。しかし，引用商標３及び４は，原告の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものであり，その文字部分における独創性の程度は高いものとはいえず，本件商標と引用商標３及び４とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であるから，本件商標は，商標権者がこれをその指定役務について使用しても，取引者，需要者をして引用商標３及び４を連想又は想起させることはなく，その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように，その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。エしたがって，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当するものとはいえない。
(5)商標法８条１項該当性
ア本件商標権者が，平成２７年６月２２日付けで提出した手続補正書における補正（以下，「本件補正」という。）について，原告は，以下の指定役務の補正Ａ及びＢが要旨変更であると主張する。
（補正Ａ）
第４２類「再生可能エネルギーに関するコンサルティング」を，第３９類「再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング」に補正したうちの「再生可能エネルギーによる熱の供給に関するコンサルティング」（補正Ａ（ｂ））及び「再生可能エネルギーによる発熱に関するコンサルティング」（補正Ａ（ｄ））。
（補正Ｂ）
第４２類「再生可能エネルギーに関する発電」を，第４０類「再生可能エネルギーによる発電・発熱」に補正したうちの「再生可能エネルギーによる発熱」（補正Ｂ（ｂ））。
イ本件補正の対象となった指定役務については，その内容及び範囲が不明確な表示であるとしてこれを明確にするように求めたものであり，補正された指定役務が，全く異なるような内容及び範囲にまで広がらないのであれば，その補正は明確になったものとして許容される。
補正Ａは，補正前の「再生可能エネルギーに関する」の部分が，その内容及び範囲が明確なものとなっていないため，前記アのとおり補正することにより，再生可能エネルギーから提供できる役務の内容を明確な表示にしたものといえる。補正Ｂは，補正前の「再生可能エネルギーに関する発電」が，指定した役務の区分との関係でその内容及び範囲が明確なものとなっていないため，前記アのとおり補正することにより，再生可能エネルギーから提供できる役務の内容を明確な表示にしたものといえる。
原告が問題とする各役務についてみても，それらが出願された商標に係る指定役務につき，その指定役務としての同一性を実質的に損ない，第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるとは認められない。
したがって，これらの補正は，要旨の変更には当たらない。ウ以上によると，商標法９条の４は適用されず，本件商標の出願日である平成２７年２月３日が，その補正について手続補正書を提出した日（同年６月２２日）に繰り下がらないため，引用商標５の出願日（同年２月１７日）が本件商標より前に出願されたものとはみなされない。
したがって，本件商標は，引用商標５との関係において，同法８条１項に該当しない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（商標法４条１項１１号該当性判断の誤り）
(1)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標の図形部分と「エナジア」の片仮名文字は，これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。また，「エナジア」の片仮名文字は，取引者，需要者に対し，本件商標の指定役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。したがって，本件商標の類否判断に際し，本件商標から「エナジア」の片仮名文字を個別に比較することは，許容される。
本件商標は，「エナジア」の片仮名文字に相応して，「エナジア」の称呼を生じる。「エナジア」の片仮名文字は，一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから，特定の観念を生じない。
イ引用商標１及び２においては，いずれも，図形部分と「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。また，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，取引者，需要者に対し，出所識別標識として強く支配的な印象を与える。したがって，引用商標１及び２の類否判断に際し，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を個別に比較することは，許容される。
「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，一般的な辞書等に掲載されていない造語であるが，以下の(ｱ)辞書等の記載，(ｲ)先行商標採択例，(ｳ)商標使用例，(ｴ)被告の本件商標の使用等の一般的，恒常的な取引の実情において，「エナジア」の称呼をもって使用されているから，少なくとも「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼が生じる。
「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから，特定の観念を生じない。


(ｱ)「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字が，仮にスペイン語，ポルトガル語，イタリア語，ポーランド語において「エネルギー」の意味合いを有する語であるとしても（甲５９～６２），我が国の取引者，需要者が，これらのなじみのない言語を理解し，これらのなじみのない言語に応じた発音で称呼することは，考え難い。むしろ，我が国の取引者，需要者は，「エネルギー」の意味合いを有する外来語「ｅｎｅｒｇｉｅ」を「エネルギー」と称呼し（甲２６），英語においては「ｅｎｅｒｇｙ」を「エナジー」と称呼している（甲２７）。
したがって，我が国の取引者，需要者は，引用商標１及び２の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を特定の意味合いを有しない造語と理解し，外来語「ｅｎｅｒｇｉｅ」（エネルギー）になぞらえて，ドイツ語風に「エネルギア」と称呼し，また，英語「ｅｎｅｒｇｙ」（エナジー）になぞらえて，英語風に「エナジア」と称呼する。(ｲ)上段に欧文字「ＥＮＥＲＧＩＡ」，下段に片仮名「エナジア」を二段に書してなる商標が４件（甲２８～３１），上段に欧文字「Ｅｎｅｒｇｉａ」，下段に「エナジア」を二段に書してなる商標が１件（甲３２），商標登録されている。引用商標１及び２の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，このような先行商標採択例からも，「エナジア」の称呼を生じる。
(ｳ)欧文字「Ｅｎｅｒｇｉａ」の上部に，より小さいフォントサイズで片仮名「エナジア」と横書きしてなる商標をコンピュータ用電源に使用した例があり（甲３３），「ケース一体型アームベルトＥｎｅｒｇｉａ（エナジア）」と横書きしてなる商標を携帯電話用ケースに使用した例がある（甲３４）。引用商標１及び２の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，このような商標使用例からも，「エナジア」の称呼を生じる。
(ｴ)被告の「エナジア」の片仮名文字は，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字に由来する語であり（甲１６），また，被告は，今日でも「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字を使用し，そのホームページにおいて，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字と「エナジア」の片仮名文字が混在している（甲２１，２２，２５，８４）。このことからも，引用商標１及び２の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，「エナジア」の称呼を生じる。
ウ引用商標３及び４においては，いずれも，上段の「エネルギア」の片仮名文字と下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字をを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。また，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，取引者，需要者に対し，出所識別標識として強く支配的な印象を与える。そして，あたかも権利不要求の意思表示をしたかのように，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を除外し，上段の「エネルギア」の片仮名文字に限定された商標と同様に解さなければならない事情もない。したがって，引用商標３及び４の類否判断に際し，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を個別に比較することは許容され，他方で，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を除外することは，許容されない。
引用商標３及び４は，以下の(ｱ)特許庁の審査基準，(ｲ)特許庁の審判便覧，(ｳ)引用商標３及び４の使用例，(ｴ)独立使用の例等の一般的，恒常的な取引の実情において，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を個別に比較することが許容され，少なくとも「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼を生じる。引用商標３及び４の上段の「エネルギア」の片仮名文字も，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字も，一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから，特定の観念を生じない。
(ｱ)特許庁の商標法４条１項１１号についての審査基準は，一般的，恒常的な取引の実情を考慮して規定されているところ，読み仮名（振り仮名）を付した場合の商標について，「（イ）例えば，『紅梅』のような文字については，『ベニウメ』と振り仮名した場合であっても，なお『コウバイ』の自然の称呼をも生じるものとする。」と規定し，「（ロ）例えば，『白梅』における『ハクバイ』及び『シラウメ』のように２以上の自然の称呼を有する文字商標は，その一方を振り仮名として付した場合であっても，他の一方の自然の称呼をも生じるものとする。」と規定し，二段併記の結合商標の類否判断において，二つ以上の称呼を生じる文字（漢文字）を除外し，読み仮名の文字（片仮名文字）のみと認定することを許容していない。(ｲ)特許庁の審判便覧５３－０１は，二段併記の結合商標が，上段と下段をそれぞれ一部抽出して別個の商標として使用されている一般的，恒常的な取引の実情を考慮して規定されているところ，「登録商標が二段併記等からなる場合であって，上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに，その一方の使用」については「社会通念上同一と認められる商標」に該当すると規定し，二段併記の結合商標が，それぞれ一部抽出して別個に使用しても登録商標の使用と同視できるとしている。
(ｳ)引用商標３及び４は，二段併記の結合商標であるが，上段と下段をそれぞれ一部抽出して別個の商標として使用しても，上段と下段はともに一種の造語として特定の観念を生じないから，上段と下段の観念が同一であり，それぞれ一部抽出して別個に使用しても「社会通念上同一と認められる商標」であり引用商標３及び４の使用と同視できる。


引用商標３及び４は，「エネルギア」と「ＥＮＥＲＧＩＡ」の文字を二段に配した構成からなる商標（以下，「使用商標１」という。）として使用され（甲３６の１），下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，一部抽出して別個の「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字からなる商標（以下，「使用商標２」という。）として使用され（甲３６の２～５），上段の「エネルギア」の片仮名文字は，一部抽出して別個の「エネルギア」の文字からなる商標（以下，「使用商標３」という。）として使用され（甲３６の６・７），いずれも，引用商標１及び２と同様に，少なくとも，中国地方の「電気の供給」の役務の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得している。したがって，使用商標２及び３のいずれも，引用商標１及び２と同様に，周知著名性を獲得できる以上，引用商標３及び４は，上段と下段のそれぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいいがたく，上段と下段のそれぞれが，取引者，需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分である。
(ｴ)上段に「ＥＮＥＯＳ」の欧文字を配し，下段に「エネオス」の片仮名文字を配した二段併記の結合商標や，上段に「ａｇｎèｓｂ．」の欧文字を配し，下段に「アニエスべー」の片仮名文字を配した二段併記の結合商標は，上段の欧文字を一部抽出して別個に使用している取引の実情が見受けられ（甲４３～４７），二段併記の結合商標のまま一体として使用されることは，稀であると考えられる。したがって，一般的，恒常的な取引の実情において，二段併記の結合商標は，一部抽出して別個に使用されていることから，上段と下段を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは言い難い。また，一般に，欧文字の造語商標を採択したとき，その欧文字から二つ以上の称呼を生じる場合，その欧文字よりいかなる称呼が生じるかは明らかでないため，商取引において使用する一つの称呼の片仮名文字と欧文字の二段併記の結合商標として出願する場合がある。その意図は，審査官に対し，少なくとも，併記された片仮名文字より生じる一つの称呼を失念することなく，その称呼を中心に審査してもらうことにあり，他の称呼を除外し，その禁止権を放棄し権利不要求とする意図ではない。原告は，後日，他人により，商標「エネルギア」について商標登録される不都合を回避すべく，読み仮名の片仮名文字「エネルギア」を併記した引用商標３及び４を出願したのであり，他の称呼「エナジア」の称呼を除外し，その禁止権を放棄し権利不要求とする意図で併記したものではない。
エ本件商標と引用商標１～４とは，「エナジア」の称呼を生じる点で同一である。
また，本件商標と引用商標１～４は，造語として特定の観念を生じない点で同一である。
そして，本件商標と引用商標１～４は，外観上の相違はあるものの，その相違は，上記の称呼及び観念の同一性を凌駕し，覆すほどのものではない。したがって，本件商標と引用商標１～４は，類似する商標である。オ商標法４条１項１１号に係る商標の類否については，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきであるところ，本件商標については，次の(ｱ)及び(ｲ)のとおりの採択の経緯と取引の実情がある。
それにもかかわらず，審決は，本件商標の採択の経緯と取引の実情について，何ら認定しなかった。これは，上記判断基準に照らし，許されない。
(ｱ)本件商標の採択の経緯
被告は，登録第５７９０６０５号商標に係る「早期審査に関する事情説明書」（甲１６）において，以下のとおり，５個の四角形を弧状にずらし重ねた図形の右側に，上段に大きく「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字を配し，下段の右下に小さく「エナジア」の片仮名文字を配した構成からなる結合商標により，「エナジア」の標準文字からなる登録第５７９０６０５号商標の使用の事実を説明した。また，被告は，判定２０１５－６０００１２号事件の判定請求書（甲２１）において，「欧文字『ｅｎｅｒｇｉａ』に代え会社名の略称である片仮名文字『エナジア』をあてたイ号標章に変更し，平成２７年１月２６日から使用を開始し，現在に至っている。」と述べた。
したがって，本件商標の「エナジア」の片仮名文字は，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字に由来する語であり，その「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字から「エナジア」の称呼を生じることは，被告も否定できない。
(ｲ)本件商標の取引の実情
平成２７年３月３０日時点の被告ホームページには，本件商標が表示されているほか，左上のホームページアドレスとして「http(以下略）」と表示され，住所及び連絡先のＥメールアドレスとして「info(以下略)」と表示されている（甲２２）。また，被告は，同年１２月２１日時点の被告ホームページ「http(以下略）」において，被告の住所及び連絡先のＥメールアドレスとして「info(以下略)」と表示し，著作権の表示として「2015ENERGIAInc.   AllRightsReserved.」と表示している（甲２５）。
したがって，本件商標は，専ら被告ホームページにおいて使用され，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字を有するホームページアドレス，Ｅメールアドレスや著作権の表示とともに使用されていることは，被告も否定できない。なお，無効審判制度上，査定時後の被告ホームページのアドレス変更を考慮することは許されないが，今日の被告ホームページにおいても，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字を表示し，著作権の表示として「2015ENERGIAInc.   AllRightsReserved.」と表示している（甲８４）。
カ(ｱ)商標法４条１項１１号に係る商標の類否においては，二つ以上の称呼，観念が生じる場合，一つの称呼，観念が他人の商標の称呼，観念と同一又は類似であるとはいえないとしても，他の称呼，観念が他人の商標のそれと類似するときは，両商標は，なお類似するものと解すべきである。


審決は，引用商標１及び２が，「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼を生じると認定し，また，特定の観念を生じない，他方で「中国電力のブランド」の観念を生じると分けて認定し，二つ以上の称呼，観念を生じる場合と認定しているのであるから，上記判断基準によると，本件商標と類似と判断しなければならない。それにもかかわらず，一つの称呼，観念のみを生じると認定することは，上記判断基準の潜脱であり，許されない。
(ｲ)商標法は，同法２５条のほかに同法３７条１号を規定し，登録商標を使用する権利を防護する機能を持つ禁止権を認め，類似範囲における一般的な出所の混同の防止を図るべく同法４条１項１１号を規定している。それにもかかわらず，審決のように，対比商標が，二つ以上の称呼，観念を生じる場合でも，一つの称呼，観念のみを生じると認定することは，以下の図１のとおり，あたかも禁止権を放棄し，類似範囲が収縮し消滅したものと取り扱うことになる。これは，商標法が先願登録主義を採用し，先願に係る他人の登録商標と抵触する同一又は類似の商標の登録を認めないものとし，そのことによって，登録商標につき商標権者の専用権及び禁止権を保障しているにもかかわらず，その登録商標の権利性を希釈化又は弱体化することになり，商標制度に沿わない結果を招来するものであって，許されない。
【図１】
(ｳ)審決は，引用商標１及び２が，「エネルギア」と称呼され，中国地方で周知著名性を獲得しているという事実を考慮して，一つの称呼，観念のみを生じると判断したが，上記事実は，特殊的，限定的な取引の実情であるから，これを考慮することは許されない。
(ｴ)審決は，引用商標１及び２が，中国地方を越え，例えば，関東地方，北陸地方，東北地方，北海道や沖縄の「電気の供給」の役務の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得していたか否かについては，何ら認定していない。それにもかかわらず，例えば，関東地方など周知著名性を獲得していない地域まで含めて，「エネルギア」の称呼のみを生じ，「中国電力のブランド」の観念を生じるとして，一つの称呼，観念のみを生じると認定していることは，自己矛盾である。(ｵ)対比商標が，二つ以上の称呼，観念を生じる場合でも，審決のように，特殊的，限定的な取引の実情を考慮し，一つの称呼，観念のみを生じると認定すると，商標制度に沿わない結果を招来する。
例えば，対比商標の称呼，観念と認定されなかった他の称呼，観念のために，本来不要であって，不使用となる防衛商標の出願をしなければならないことから，不使用商標の増加という，商標制度に沿わない結果を招来する。また，自らＣＩ等を定めて商標使用の統一に努め，一つの称呼と観念が定着するように努力していると，一つの称呼，観念のみを生じると認定され，あたかも禁止権を放棄し，類似範囲が収縮又は消滅したのと同様に取り扱われることになる。キ(ｱ)審決は，引用商標３及び４は，二段併記の結合商標であって，片仮名文字が欧文字の読み仮名の役割を有することを理由に，両文字のどちらも支配的な印象を与えるものではないとして，引用商標３及び４の下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を一部抽出して別個に比較することは許されないと判断した。しかし，一般に，読み仮名は，欧文字や漢文字等の近傍に添えられ，欧文字等の読み方を示す仮名文字であって，主役はあくまで欧文字等であり，読み方を示す仮名文字は，脇役であり欧文字等に付き従う文字と解するのが自然な解釈である。したがって，審決の認定のように，引用商標３及び４において，上段の「エネルギア」の片仮名文字が下段の欧文字の読み仮名の役割を有するのであれば，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字こそ主役に相応しく，強く支配的な印象を与えるから，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を一部抽出して別個に比較することは，許される。(ｲ)審決は，二段併記の結合商標において，二つ以上の称呼，観念が生じる場合でも，一つの称呼，観念のみを生じると認定するため，以下の図２のとおり，あたかも特定から漏れた他の称呼，観念が生じる文字を除外し，その文字部分の禁止権を放棄し，権利不要求と取り扱うのと同様である。しかし，旧商標法（大正１０年法律９９号）２条２項による権利不要求制度において権利不要求の意思表示をした場合でさえ，権利不要求の文字部分を除外して類否判断をすることは許容されていなかったのであり，ましてや，現行法にはそのような制度がなく，原告は権利不要求の意思表示をしていないのであるから，審決の解釈は，商標制度上，許されない。
むしろ，商標法４条１項１１号は，公益的側面から一般の取引者，需要者の出所の混同を防止すべく，不登録商標を引用商標と同一の商標に限定せず，類似する商標についての登録も禁止する以上，引用商標の商標権者が使用している称呼を超えて，その類似の範囲が判断されることは，商標法の予定するところである。
【図２】
(ｳ)対比商標が，二つ以上の称呼，観念が生じる場合でも，審決のように，二段併記の結合商標であることを理由に，一つの称呼，観念のみを生じると認定することは，特許庁の過去の判断事例と一致しない（甲５６の１～６，甲５７の１～６）。
(ｴ)過去の特許庁の判断事例では，引用商標の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字から「エナジア」の称呼も生じると認定し，類否判断していた（甲５７の１～６）。それにもかかわらず，審決が認定判断を変えた根拠は，原告が引用商標１を「エネルギア」の称呼で使用して防護標章登録を受けたことに起因すると考えられる。引用商標１について，具体的な出所の混同の防止を図るべく防護標章制度を利用すると，周知著名な引用商標の保護を狭め，禁反言を理由に正当な権利の主張を制約されるのは，周知著名な商標の保護を強化する防護標章制度を歪曲するものであり，許されない。
(2)指定役務の類否
ア本件商標の指定役務は，次のとおり，引用商標１～４の指定役務と類似する。
(ｱ)本件商標の第３９類「電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング」は，引用商標１，２の指定役務と類似する。
(ｲ)本件商標の第３９類「熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング」は，引用商標４の指定役務と類似する。
(ｳ)本件商標の第３９類「再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング」は，引用商標１，２，４の指定役務と類似する。


(ｴ)本件商標の第４０類の全指定役務は，引用商標１，２，４の指定役務と類似する。
(ｵ)本件商標の第４２類の全指定役務は，引用商標３の指定役務と類似する。
イ審決は，本件商標の指定役務中の第４０類「再生可能エネルギーによる発電」と引用商標１及び２の指定役務である第３９類「電気の供給」の類否について，何ら認定していないが，両者は，類似群コードが異なるものの，類似する指定役務であることは明らかであるから，特許庁が自ら付与した類似群コードを根拠に，非類似の指定役務と認定することは，許容されない。
２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）(1)ア本件商標と引用商標とは，「エナジア」の称呼を生じる点で同一である。また，本件商標と引用商標とは，造語として特定の観念を生じない点で同一である。
そうすると，本件商標と引用商標との類似の程度は極めて高い。イ「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，一般的な辞書等に掲載されていない造語と考えられるため，引用商標の独創性の程度は高い。また，引用商標１及び２並びに使用商標は，本件商標の出願日前から，「エネルギア」と称呼され，原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして，中国地方を中心として使用され，その需要者及び取引者の間に広く認識されている。したがって，「電気の供給」の役務に使用された引用商標１及び２，並びに，「電気の供給」の役務に使用商標として使用された引用商標３及び４が，少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得し，造語にもかかわらず，「中国電力のブランド」の観念まで生じるに至っているから，少なくとも中国地方における引用商標の周知著名性の程度は極めて高い。
ウ本件商標の指定役務は，第３９類「電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」，第４０類「再生可能エネルギーによる発電」を含む。他方，引用商標１及び２の指定役務は，第３９類「電気の供給」である。これらは，いずれも同一の営業主により一体として提供されてきた役務であって，電気を発生させるという提供の手段，発生させた電気を取引者，需要者に供給するという提供の目的，電気事業，電気事業者としての業種も同一である。したがって，本件商標と引用商標１及び２の指定役務は，役務間の性質，用途又は目的において同一の役務であるから，関連性の程度は極めて高い。エ本件商標の指定役務は，第３９類「電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」，第４０類「再生可能エネルギーによる発電」を含み，その取引者，需要者は，発生させた電気の供給を受ける取引者，需要者である。他方，引用商標１及び２の指定役務は，第３９類「電気の供給」であり，「電気の供給」の役務に使用された引用商標が，少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得していることから，引用商標の取引者，需要者は，発生させた「電気の供給」を受ける取引者，需要者であり，また，発生させた「エネルギーに関する役務」の提供を受ける取引者，需要者である。
したがって，本件商標と引用商標１及び２の指定役務の取引者，需要者は，重複するから，取引者，需要者の共通性の程度は高い。
オ本件商標は，被告のホームページにおいて，左上のホームページアドレス「http(以下略）」，住所及び連絡先のＥメールアドレス「info(以下略)」の各表示とともに使用されている（甲２２）。また，本件商標は，平成２７年１２月２１日時点の被告ホームページにおいて，ホームページアドレス「http(以下略）」，住所及び連絡先のＥメールアドレス「info(以下略)」，著作権の表示「2015ENERGIAInc.   AllRightsReserved.」の各表示とともに使用されている（甲２５）。さらに，今日でも，被告ホームページにおいては，本件商標が使用されるとともに，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字と「エナジア」の片仮名文字が混在している（甲８４）。したがって，本件商標や「エナジア」の片仮名文字は，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字と密接な関連をもって使用されている。
また，被告の商号「株式会社エナジア」をインターネット上の検索サイト「Ｇｏｏｇｌｅ」で検索すると，被告を検索したにもかかわらず，合計２０個のタイトルのうち，５０％（１０個）が被告を指すタイトルとして表示されたにすぎず，３５％（７個）が原告とそのグループ企業を指すタイトルとして表示されている（甲５４）。したがって，ＵＲＬに「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字が表示されている六つのタイトルにも，被告及び原告とそのグループ企業が混在していることとも相まって，「Ｇｏｏｇｌｅ」で被告を検索した３５％の者に，被告を原告のグループ企業の一つと誤認させるおそれがあるから，現実の取引の実情において，出所の混同を生じる可能性が高い。
カ以上のとおり，本件商標と引用商標の類似性のほか，引用商標が，原告の役務を表示する商標として，少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得していること，原告により永年にわたりハウスマーク及びグループブランドとして使用されていること，原告の経営の規模，環境保護活動，社会貢献活動の実績，企業経営の多角化の傾向等をも併せて考慮すると，被告が本件商標を使用した場合，これに接する取引者，需要者は，本件商標を使用した被告の提供する指定役務について，原告とそのグループ企業との間に，密接な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し，役務の出所につき誤認を生じる。
(2)ア審決によると，「エネルギーに関する役務」は，少なくとも，第３９類「ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給」及び第４０類「発電，発熱」並びに他人の依頼に基づいてこれら役務に関して行うコンサルティングを含む概念である。
そして，引用商標４は，第３９類「ガスの供給，水の供給，熱の供給」を含み，引用商標３は，他人の依頼に基づいて行う第４２類「電気に関する試験又は研究」を含んでいるから，引用商標３及び４の指定役務は，「エネルギーに関する役務」である。


そこで，「電気の供給」の役務に使用商標として使用された引用商標３及び４は，引用商標１及び２と同様に，「エネルギーに関する役務」でも周知著名性を獲得していることは明らかであり，審決もこれを前提にしていると考えられる。それにもかかわらず，審決が，引用商標３及び４は，原告の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはできないと認定したことは，背理であり，誤りである。イ審決は，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字がスペイン語，ポルトガル語，イタリア語，ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語であり，スペイン語，ポルトガル語を公用語とする国々も多く，我が国の電気・熱等のエネルギー業界においては，これらの国々との取引，交流，情報収集が行われていることを根拠として，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字は独創性の程度が高いものといえないと判断した。しかし，引用商標の独創性の程度は，引用商標の取引者，需要者の認識により決せられるべきである。そして，引用商標の取引者，需要者は，発生させた「電気の供給」を受ける取引者，需要者，また，発生させた「エネルギーに関する役務」の提供を受ける取引者，需要者であるから，いずれも，主として，一般の家庭，一般の会社や事業所などであり，スペイン語やポルトガル語を公用語とする国々と取引，交流，情報収集を行う者ではない。
審決の上記判断は，特殊な取引者，需要者の認識を前提としている点において，誤りである。
３取消事由３（商標法８条１項該当性判断の誤り）(1)ア被告が，平成２７年６月２２日の手続補正書（甲１９）により，本件商標の指定役務についてした本件補正は，次の(ｱ)～(ｳ)のとおり，要旨変更の補正であって，商標権の設定登録後に認められたものである。(ｱ)補正前の「再生可能エネルギーに関するコンサルティング」については，平成２７年４月２８日起案の拒絶理由３において，審査官から「再生可能エネルギーによる電気の供給に関するコンサルティング」に変更する補正案が示されており（甲１８），審査官は，第３９類「電気の供給」に含まれる「発電」までは同一性を実質的に損なわないと解釈したものと考えられる。しかし，第３９類「熱の供給」は，第３９類「電気の供給」とは，提供の手段，提供の目的，需要者の範囲，業種のいずれも異なる非類似の指定役務である。そうすると，補正Ａ（ｂ）「再生可能エネルギーによる熱の供給に関するコンサルティング」，補正Ａ（ｄ）「再生可能エネルギーによる発熱に関するコンサルティング」への補正は，第３９類「熱の供給」の範疇に属する指定役務への補正であり，指定役務の同一性を実質的に損ない，第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるから，要旨変更補正に該当する。
(ｲ)補正前の「再生可能エネルギーに関する発電」については，前記(ｱ)の拒絶理由３において，審査官から「再生可能エネルギーによる発電」に変更する補正案が示されており（甲１８），審査官は，第３９類「電気の供給」に含まれる「発電」までは同一性を実質的に損なわないと解釈したものと考えられる。しかし，「発熱」の指定役務は，第３９類「熱の供給」に含まれ，第３９類「電気の供給」とは，提供の手段，提供の目的，需要者の範囲，業種のいずれも異なる非類似の指定役務である。
そうすると，補正Ｂ（ｂ）「再生可能エネルギーによる発熱」への補正は，第３９類「熱の供給」の範疇に属する指定役務への補正であり，指定役務の同一性を実質的に損ない，第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるから，要旨変更補正に該当する。
(ｳ)出願時の願書に，補正とは無関係に「熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング」が記載されていたとしても，要旨変更補正は，補正の前後の個々の指定役務毎に判断されるため，前記(ｱ)(ｲ)のとおり，補正Ａと補正Ｂが要旨変更補正であることは左右されない。
イ(ｱ)本件商標と引用商標５は，「エナジア」の片仮名文字という外観において一致し，「エナジア」の称呼を共通にするから，全体として類似する商標である。(ｲ)本件商標の指定役務中の第３９類及び第４０類の全指定役務は，引用商標５の指定役務と類似する。
ウ前記アによると，本件補正は，要旨変更の補正であって，商標権の設定登録後に認められたものであるから，商標法９条の４により，本件商標の出願は，全ての指定役務について，本件補正について手続補正書を提出した平成２７年６月２２日にしたものとみなされる。
そうすると，本件商標の出願は，同年２月１７日に出願された引用商標５の後願となるから，本件商標の出願人である被告は，同法８条１項の「最先の商標登録出願人」ではない。
(2)特許庁の審査基準は，不明瞭（不明確）な記載を明瞭（明確）な記載に改める補正を広範に許容する趣旨ではなく，範囲の減縮や誤記の訂正と同レベルの第三者に不測の不利益を及ぼすおそれのない範囲で許容する趣旨と考えられる。審決は，審査基準を誤解し，補正Ａ及び補正Ｂが，不明瞭（不明確）な記載を明瞭（明確）な記載に改める補正に該当する場合であれば，たとえ類似又は非類似の指定商品若しくは指定役務への変更又は拡大する補正に該当する場合であっても，要旨変更補正に該当しないと判断したものであり，誤りである。要旨変更補正につき，審決のように，審査基準を誤解すると，商標制度に沿わない結果を招来する。指定商品又は指定役務は，商標とともに権利範囲を定め，他人による類似商標の登録を阻却し使用を排除するものであるから（商標法４条１項１１号，３７条１項１号），その補正の適否は，商標の補正と同様に厳格に判断されなければならない。
第４被告の主張
１取消事由１（商標法４条１項１１号該当性判断の誤り）に対し(1)原告は，平成３年１月に，シンボルマークとして引用商標１と同一標章を制定し，企業理念の「キーコンセプト」として欧文字「ＥＮＥＲＧＩＡ」を掲げ，この欧文字を「エネルギア」と称呼した（甲６８）。
そして，原告は，平成３年１月から今日に至るまで，２５年以上の長期にわたり，「電気の供給」に係る取引者，需要者に対し，欧文字「ＥＮＥＲＧＩＡ」又は「ＥｎｅｒＧｉａ」が「エネルギア」とのみ称呼されるように企業努力を通じて訴え続けてきた（乙１）。


企業がひとたび企業理念「キーコンセプト」を一の語とすれば，それが一つの称呼で呼ばれ続けるように企業努力を行うのが常であり，それを複数の称呼で呼ぶことは，企業理念そのものが不明確となるため，あり得ない。そうすると，引用商標１及び２に係る「電気の供給」の取引の実情として，原告が「ＥｎｅｒＧｉａ」が「エネルギア」と称呼されるように取引者，需要者に行った企業努力，引用商標１の膨大な使用実績を踏まえると，審決が，引用商標１及び２が「エネルギア」のみの称呼を生じ，「中国電力のブランド」の観念を生じると判断したことは，正当である。
したがって，本件商標と引用商標１及び２は，外観，称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって，別異の商標であるとの審決の判断に誤りはない。
(2)引用商標３及び４は，その構成中，片仮名「エネルギア」と欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の語につき，一文字の大きさは「エネルギア」が大きく，太さは「ＥｎｅｒＧｉａ」が太く表され，両語がほぼ同じ幅で二段併記されていることから，その構成中の「エネルギア」の片仮名が「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解できる。
そうすると，引用商標３及び４は，「エネルギア」の称呼のみを生じると考えるのが相当である。
また，引用商標３及び４は，その称呼から特定の観念が生じるとはいえず，一種の造語と考えるのが相当である。
したがって，本件商標と引用商標３及び４は，外観及び称呼を異にし，観念において比較できないから，相紛れるおそれのない非類似の商標であって，別異の商標であるとの審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）に対し(1)引用商標１及び２，使用商標，引用商標３及び４との関係において，本件商標が商標法４条１項１５号に該当しない旨の審決の判断は，最高裁判所平成１０年（行ヒ）第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決の判断基準に従ったものであり，正当である。
(2)原告は，引用商標の構成中，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字の独創性の程度は，引用商標の取引者，需要者の認識により決せられるべきであると主張する。しかし，「独創性」とは，一般に「独自の考えで物事をつくり出す能力。また，新しい物事がもつそのような性質。」（小学館提供の「デジタル大辞泉」参照）を意味するものであり，取引者，需要者の認識で決せられるべきものではない。そして，引用商標の文字部分「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字と同一の「ＥＮＥＲＧＩＡ」の語は，スペイン語，ポルトガル語，イタリア語，ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語として存在する（甲５９～６２）。そうすると，このような成語が存在するにもかかわらず，被告がこれと同じ文字構成からなる引用商標の「ＥｎｅｒＧｉａ」を独自の考えでつくり出したと考えるのは無理があるといわざるを得ない。
引用商標の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字の独創性の程度が高いものでないとの審決の判断は，正当である。
３取消事由３（商標法８条１項該当性判断の誤り）に対し本件商標の出願時の願書の指定役務には，第３９類「熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング」が含まれていた（甲１８）。
そして，本件商標は，出願時の指定役務を，その指定役務の範囲内で，本件補正により補正Ａ（ｂ）「再生可能エネルギーによる熱の供給に関するコンサルティング」，補正Ａ（ｄ）「再生可能エネルギーによる発熱に関するコンサルティング」，補正Ｂ（ｂ）「再生可能エネルギーによる発熱」等に補正したものである。そうすると，原告主張の上記補正Ａ（ｂ），補正Ａ（ｄ），補正Ｂ（ｂ）は，いずれも，本件商標の出願時の願書に記載された「熱の供給」又は「熱の供給に関するコンサルティング」を「再生可能エネルギー」の範囲に限定するものにすぎず，第三者に不測の不利益を及ぼすおそれはない。
本件補正はその要旨を変更するものではないとの審決の判断に，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（商標法４条１項１１号該当性判断の誤り）について
(1)本件商標について
ア本件商標は，前記第２の１のとおり，５個の四角形を弧状にずらして重ねた図形部分と，片仮名「エナジア」の文字部分からなる結合商標である。そして，図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと，図形部分と文字部分とは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとは認められないし，図形部分からは出所識別標識としての称呼，観念は生じず，「エナジア」の文字部分が取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから，商標の類否の判断に当たり，片仮名「エナジア」の文字部分を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものと認められる。イ本件商標の片仮名「エナジア」の文字部分は，その構成文字に相応して「エナジア」の称呼を生じる。
また，「エナジア」は，一般的な辞書等に掲載されていない造語であると認められるから，特定の観念を生じない。
(2)引用商標１について
ア引用商標１は，前記第２の３(1)ア(ｱ)のとおり，欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」を横書きし，「Ｅ」の文字の左側の縦線と一番下の横線から発した２本の帯を左下方に捻るように描き，帯の中間部に円弧を配した構成からなる。そして，図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと，図形部分と文字部分とは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとは認められないし，図形部分からは出所識別標識としての称呼，観念は生じず，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字部分が取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。


イ引用商標１の欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」は，スペイン語，ポルトガル語，イタリア語，ポーランド語で「エネルギー」を意味する「ｅｎｅｒｇｉａ」と綴りを同じくするが（甲５９～６２），これらの言語の我が国における周知の程度に照らすと，引用商標１に接した取引者，需要者は，造語であると理解するものと認められる。
そうすると，引用商標１の欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」は，造語であると理解されるから，固有の称呼を有しない。
そこで，引用商標１の欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」に接した取引者，需要者が，いかなる称呼を有するものと理解するかを検討すると，引用商標１について，次の各事実を認めることができる。
(ｱ)原告は，平成３年１月にキーコンセプト，経営理念，行動指針から構成される企業理念を制定し，そのキーコンセプトを「ＥＮＥＲＧＩＡ」と定め，その行動指針（平成１２年３月改定）を「ＥｎｅｒＧｉａＷｉｌｌ」と定めるとともに，引用商標１をシンボルマークとして制定した（甲３６の１，甲６７，６８）。原告作成の「会社案内・ＣＳＲの取り組み２０１４－２０１５」（甲３６の１），「２００３エネルギア環境報告書ダイジェスト版」（甲６７）及び「エネルギアグループ知的財産報告書２０１５年２月」（甲６８）には，キーコンセプトとして「ＥＮＥＲＧＩＡ」の上部に振り仮名様に「エネルギア」の片仮名が記載されており，上記「会社案内」及び「エネルギア環境報告書」には「エネルギアの意味するところは・・・」との説明も付されていた。
(ｲ)原告は，「お客さまと中国電力を結ぶコミュニケーションペーパー」の表題を「エネルギア」とし，その表題の近傍に，引用商標１を表示した。このコミュニケーションペーパー「エネルギア」は，平成２４年２月号が通算２７号であった。（甲３６の６）
(ｳ)原告は，前記(ｱ)の「エネルギア環境報告書」の表紙において，「エネルギア環境報告書」との表題の左上部に，引用商標１を表示した（甲６７）。(ｴ)原告は，前記(ｱ)の「エネルギアグループ知的財産報告書」の表紙において，「エネルギアグループ知的財産報告書」との表題の左上部に，引用商標１を表示した（甲６８）。
(ｵ)原告は，平成１７年４月２８日に原告の本社ビルで開催する「第６８回海外留学生支援チャリティーエネルギア    ドリームコンサート」のチラシにおいて，「エネルギア」の文字の近傍に，引用商標１を表示した（甲３６の７）。(ｶ)原告は，前記(ｱ)の「会社案内」（甲３６の１），「電気供給約款」（甲３６の３），「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」（甲３６の４），「ＥｎｅｒＧｉａ電力設備の概要２０１４－２０１５」（甲３６の２）の各表紙に，原告の商号とともに，引用商標１を表示した。また，上記「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」の裏表紙には，引用商標２が表示されている。
(ｷ)原告は，会社案内やウェブサイト等において，原告及びその関連会社を「エネルギアグループ」と呼称しており，「エネルギアグループ企業」には，「電気事業及び電気事業サポートほか」において，株式会社エネルギア・ライフ＆アクセス，「総合エネルギー供給事業」において，株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス，「情報通信事業」において，株式会社エネルギア・コミュニケーションズ，「ビジネス・生活支援事業」において，株式会社エネルギア・ビジネスサービス，株式会社エネルギア不動産，株式会社エネルギア・ロジスティックス，株式会社エネルギア介護サービス，株式会社エネルギア人材ソリューションなど，商号に「エネルギア」を冠した企業が少なからず含まれている（甲３６の１・８・９，甲６８）。
原告は，創立５０周年事業において，引用商標１の欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の下部に「中国電力グループ」と横書きした商標を，エネルギアグループのシンボルマークとして制定した（甲６８）。そして，このグループシンボルマークは，原告の関連会社である株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービスのパンフレット（甲３６の８），原告の法人向けパンフレット「中国電力グループが提供するトータルソリューションサービス」（甲３６の９）の各表紙に表示されている。(ｸ)原告は，平成２２年５月１３日付け手続補正書（乙１）において，証拠と共に，次の事実を主張した。
ａ(a)原告の本社ビル玄関前には，引用商標１が表示されたプレートが，原告のグループ企業の入居するビル玄関前にも，各グループ企業名とともに，引用商標１が表示された表示板が，それぞれ設置されている。また，原告のホームページの左上にも引用商標１を表示して使用しているが，原告のホームページのページビューは，そのトップページで月約２０万ＰＶ（ページビュー）に及び，月平均で約２０万回も閲覧されている。さらに，原告の従業員の名刺にも引用商標１を表示して使用し，原告のホームページ及び電子メールアドレスの第３レベルドメイン名としても「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字を使用している。(b)原告の会社案内や事業案内，電気料金表，電化製品の効率的な利用法や電化製品へのリフォーム工事の案内などの各種のパンフレット等，電気料金請求書などの帳票，電気契約要綱・電気料金メニューや停電時の対処法などのパンフレット等，決算報告書やＣＳＲ報告書，地域情報を掲載したパンフレット，テレビＣＭやラジオＣＭ・新聞掲載広告・雑誌広告や記事広告など，「電気の供給」の役務の価格表や取引書類のほか，各種のパンフレット等に引用商標１を表示して使用している。
(c)「電気の供給」に伴う電線の施設工事等に用いられる高所作業車，営業車，ＩＨクッキングヒーター等の電化製品の体験車など，「電気の供給」の役務の提供の用に供する車両にも引用商標１を表示して使用している。(d)原告は，株式会社三菱総合研究所に委託して，平成１６年６月２６日～７月３１日に，原告の供給区域内の２０歳～６９歳の男女個人を対象に，引用商標１が原告等の出所を表示する商標と認識されているか否かを標本調査したところ，８５％の一般世人が引用商標１を原告の出所を表示する商標と認識しているとの調査結果を得た。


ｂ(a)原告は，主として中国地方を供給区域（サービス区域）としているが，その供給区域内のみならず，広く全国の一般世人に対しても，広く引用商標１の普及及び浸透を図っている。
原告は，社団法人日本電気協会新聞部発行の日刊紙「電気新聞」に継続的に広告を掲載し，また，同紙には，原告の特集記事も掲載されている。同紙は，１日の発行部数が約７万２０００部にのぼり，広く全国に頒布されており，その購読者は，電力会社・電気工事会社などの電気関連産業に従事する者，石油・ガス・電機・情報・通信・銀行・証券・商社・研究所などの各産業に従事する者のほか，官庁や自治体の職員などである。これらの読者は，広告や記事に表示して使用された引用商標１を原告の出所を表示する商標と理解する。
(b)原告は，ＩＲ活動として「平成２０年度   経営計画の概要」及び「決算要旨」を，コンプライアンス活動として「エネルギアグループＣＳＲ報告書」を広く全国の原告の株主に頒布しているほか，これらの報告書等は，原告のホームページからのダウンロードの形式により，広く全国の投資家にも頒布されている。これらの株主や投資家は，これらの報告書に表示して使用された引用商標１を原告の出所を表示する商標と理解する。
(c)原告は，環境保護活動の一環として，三菱自動車工業株式会社と「アイミーブ（ｉＭｉｅｖ）」の共同研究を行っており，平成１９年６月から原告の営業車として使用された研究車両のドア側面には，引用商標１を大きく表示した。そして，この共同研究及び引用商標１が大きく表示された研究車両が，他の電力会社の商標が表示された研究車両とともに，三菱自動車工業株式会社のテレビＣＭにより繰り返し放送された。
(d)原告は，社会貢献活動の一環として，陸上競技部及び卓球部を有しており，その部員の活躍が新聞やテレビのスポーツニュース等で大きく取り上げられている。部員の記者会見は引用商標１が格子状に配列されたパネルの前で行われ，これが報道各社により写真やテレビにより映し出されている。(e)原告は，社会貢献活動の一環として，「エネルギア杯家庭婦人バレーボール大会」などを開催するほか，全国から１６６万人にもおよぶ来場者が訪れた「２００８ひろしま    フラワーフェスティバル」，「第１２回広島国際アニメーションフェスティバル」，「環境の日ひろしま大会」などにも協賛企業として参加している。これらの催事には全国から多くの来場者が訪れて，引用商標１が表示された各種の広告等に接する。
(f)原告は，引用商標１の全国的な普及並びに浸透を図るために，全国に頒布される各種の雑誌に，引用商標１が表示された広告や特集記事を掲載している。例えば，月刊発行部数が約４万２０００部に及ぶ株式会社エネルギーフォーラム発行の平成２０年８月１日付け「エネルギーフォーラム２００８年８月号」，同年９月１日付け「エネルギーフォーラム２００８年９月号」，月刊発行部数が約１５万部に及ぶ株式会社陸上競技社発行の平成１９年９月１日付け「月刊陸上競技」，月刊発行部数が８万部に及ぶ株式会社経済界発行の平成２０年２月１０日付け「経済界」，月刊発行部数が約２万部に及ぶ「はあと出版株式会社」発行の平成２０年４月１日付け「ＮＥＷＬＥＡＤＥＲ    ４月号」，月刊発行部数が約３万部に及ぶグローバルヴィジョン株式会社発行の平成１９年１０月１日付け「グローバルヴィジョン（ＧＶ）１１月号」，株式会社電気情報社発行の平成２０年１１月１日付け「電気情報２００８年１１月号」，月刊発行部数が約６万部に及ぶ株式会社財界展望新社発行の平成２０年６月１日付け「ＺＡＩＴＡＮ６月号」など，全国で頒布される多種多様の雑誌に引用商標１が表示された広告や特集記事を掲載している。(g)インターネット上の検索サイト「Ｇｏｏｇｌｅ」や「Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ」にて，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字から生ずる称呼「エネルギア」の片仮名文字を検索ワードとして入力し，検索を試みると，その大半が原告等のホームページや原告等を指称した記事が検出される。
ｃ(a)原告は，事業内容や決算内容を広く報告する季刊誌として，平成２１年６月に発行され，同月～同年８月にわたり頒布された「エネルギアレポートＶｏｌ．１１４」，同年９月に発行され，同月～同年１１月にわたり頒布された「エネルギアレポートＶｏｌ．１１５」，同年１２月に発行され，同月～平成２２年１月にわたり頒布された「エネルギアレポートＶｏｌ．１１６」を作成した。これらの季刊誌は，引用商標１が表紙の右上及び裏表紙の左上に見やすく表示され，約３４００部印刷されて，原告の供給区域内の需要者に頒布された。(b)原告は，ＣＳＲへの取り組みを説明するパンフレット「２００９エネルギアグループＣＳＲ報告書」を作成した。このパンフレットは，表紙の左上に引用商標１が見やすく表示され，平成２１年７月に約７５００部印刷されて，原告の供給区域内の需要者に通年にわたり頒布された。
(c)原告は，中国地方の風土を広く紹介するとともに，原告の活動報告やお知らせなどを記載した，平成２１年５月発行のコミュニケーションペーパー「エネルギアＶｏｌ．１５」，同年１０月発行の「エネルギアＶｏｌ．１６」，同年１１月発行の「エネルギアＶｏｌ．１７」，平成２２年２月発行の「エネルギアＶｏｌ．１８」を作成した。これらのパンフレットは，それぞれ表紙の左上に引用商標１が見やすく表示され，それぞれ３４０万部印刷されて，原告の供給区域内の需要者に頒布された。
(d)原告は，技術研究開発や知的財産に関する考え方及び取り組みを報告するパンフレット「エネルギアグループ知的財産報告書」を作成した。２００８年版及び２００９年版のパンフレットは，引用商標１が表紙の左上に表示され，それぞれ１６００部印刷されて，前者は平成２１年１月から，後者は平成２２年２月から，全国で頒布された。
(e)原告は，中国地方の地域経済に関する経済調査を報告するパンフレット「エネルギア地域経済レポート」を作成した。このパンフレットは，引用商標１が表紙の右上に表示されて，毎月発行され，各回１０００部印刷されて，原告の供給区域内の需要者に頒布されている。


(f)原告は，契約電力５００ｋＷ以上の顧客を対象とした会員制サービス「エネルギアお客様ネットワークＵ（Ｙｏｕ）Ｎｅｔ」を行っているところ，その会員に交付する「会員証」及び会則を説明するパンフレット「ＥｎｅｒｇｉａＵ（Ｙｏｕ）Ｎｅｔ．お客様ネットワークご案内」を作成した。このパンフレット等には，引用商標１が表示され，それぞれ２５００部印刷されて，原告の供給区域内の需要者に通年にわたり頒布されている。
(g)原告は，電気の上手な使い方を解説するパンフレット「エネルギア省エネ物語」を作成した。このパンフレットは，引用商標１が表紙の左上に表示され，２万０３５０部印刷されて，原告の供給区域内の需要者に頒布された。(h)原告の広島北営業所は，顧客の自宅で開催する「ホーム講座」を企画し，これを告知するチラシ「エネルギア電気クッキングヒーターをご使用のお客様向けホーム講座のご案内」や「エネルギアガスキッチンをご使用のお客様向けホーム講座のご案内」を作成した。これらのチラシは，引用商標１が右上に表示され，それぞれ年間を通じて６０００部印刷されて，広島北営業所管轄区内の需要者に通年にわたり頒布された。
(i)原告の山口支社は，主催又は協賛した各種イベントで設置するアトラクションとして「ふわふわドーム」を３体作製した。これらは，①原告のキャラクターが上部に設けられ，引用商標１が入口上部に表示された「ふわふわドームエネルギアの国の仲間たち」，②両側面に設けられた子どもの形をした人形の胴体及び入口両脇に引用商標１が表示された「ふわふわドームエレクトリックエンジェル」，③半円円柱状の本体部を支える支柱略中央及び下側支持部略中央に引用商標１が表示された「ふわふわドームＳＬドーム３号」の３体で，各種イベントで通年にわたり設置している。
(j)原告の周南営業所は，集合住宅におけるオール電化のメリットを紹介するパンフレット「エネルギアレター」を作成し，周南営業所管轄区内の「集合住宅共用部分」の電気料金を支払う需要者に頒布した。平成２１年８月に「エネルギアレターＶｏｌ．１」が３４０部印刷され，同年１１月に「エネルギアレターＶｏｌ．２」が３４０部印刷され，平成２２年１月に「エネルギアレターＶｏｌ．３」が４２０部印刷されて，頒布された。
(k)原告の島根支社は，メーデーに合わせて開催されたイベントで頒布されたパンフレットに，広告「エネルギアのくにの仲間たち」を掲載した。この広告の左上には引用商標１が表示され，このパンフレットは１万部印刷されて，平成２１年４月２９日から島根県の需要者に頒布された。(l)原告の島根支社は，「しまね映画祭２００９」で行われたイベントの一つである「しまね映画塾」に特別協賛した。映画祭のクロージングイベントとして，平成２１年１１月２１日に大田市民会館において「エネルギアしまね映画塾２００９ｉｎ大田作品発表」が開催され，引用商標１が協賛会社を示すものとして表示された。これを告知するチラシは，１万５１００部印刷されて，平成２１年９月～１１月にわたり，島根県の需要者に頒布された。(m)原告の島根支社は，平成２１年１１月２３日に，島根県芸術文化センターグラントワ小ホールにおいて，イベント「エネルギアプレゼンツＮＩＳＨＩＫＯＲＩ感動ＣＩＮＥＭＡ」を主催し，これを告知するチラシを作成した。このチラシは，引用商標１が左上に見やすく表示され，７０００部印刷されて，平成２１年１０月～１１月にわたり島根県の需要者に頒布された。(n)原告の益田営業所は，平成２１年７月１２日に，島根県芸術文化センターにおいて，株式会社船井総合研究所のシニアコンサルタントであるＡによるスペシャルセミナーを開催するとともに，引用商標１を表示した「エネルギア賃貸住宅経営セミナーｉｎ益田」を開催し，これを告知するチラシを作成した。このチラシは，引用商標１が左上に表示され，２万３２７０部印刷されて，平成２１年６月２１日に新聞折込広告として益田市及び三隅町の需要者に頒布された。(o)原告の益田営業所は，平成２２年１月２２日，２３日に，株式会社丸田ライフラボ益田マルチフロアにおいて，ＩＨクッキングヒーターを使用した実演や電気暖房機器の展示とともに，引用商標１を表示した「エネルギア電気で暖房あったか体感フェア」を開催し，これを告知するチラシを作成した。このチラシは，引用商標１が左上に表示され，９９８０部印刷されて，平成２１年１１月６日に新聞折込広告として益田市の需要者に頒布された。
(p)原告の鳥取営業所は，平成２１年１０月１０日に，米子市公会堂大ホールにおいて，「エネルギアふれあいコンサート２００９」を開催し，これを告知するＡ４サイズのチラシを３０００部印刷して，鳥取県及び島根県の一部地域に頒布した。また，このコンサートの会場に入場するための入場整理券は，引用商標１が右下に表示され，３０００枚印刷されて，このコンサートへの入場希望者に頒布された。
(q)原告の倉吉営業所は，平成２１年１１月１５日に，倉吉未来中心大ホールにおいて，「エネルギアふれあい講演会」を開催し，これを告知するＡ４サイズのチラシ及びその入場整理券を作成した。このチラシは，引用商標１が表面の左上及び裏面の左下に表示され，２０００部印刷されて，鳥取県内で頒布され，また，この入場整理券は，引用商標１が左上に表示され，２５００部印刷されて，この講演会の入場希望者に頒布された。


(r)原告の米子営業所は，平成２１年６月１９日～２２日に，米子高島屋において，「エネルギア電化リフォームフェア２００９」を開催し，これを告知するＡ４サイズのチラシ，このチラシを入れる封筒及びＡ３版のポスターを作成した。このチラシは，引用商標１が右上に見やすく表示され，２万２０００部印刷されて，米子営業所管轄区内の需要者に頒布され，この封筒は，引用商標１が見やすく表示され，１万部印刷されて，チラシを封入して米子営業所管轄区内の需要者に郵送され，このポスターは，引用商標１が右上に見やすく表示され，３部印刷されて，平成２１年４月～６月にわたり米子営業所管轄区内で展示された。(s)原告の柳井発電所は，併設する広報施設である「ふれあいホール」を紹介するパンフレット「柳井発電所エネルギアランドガイドブック」を作成した。このパンフレットは，引用商標１が表紙頁左上に見やすく表示され，年２５００部印刷されて，見学会参加者に通年にわたり頒布された。(t)原告の島根原子力発電所は，平成２１年８月２０日に，「マリンゲートしまね」において，漫才師のＢを講師に迎えた「エネルギアふれあい講演会愛を見つけた」を開催し，これを告知するチラシを作成した。このチラシは，引用商標１が左上に表示され，平成２１年７月２４日に新聞折込広告として２万５３００部印刷されて，松江市及びその近隣市町の需要者に頒布された。講演会当日には，引用商標１が左側に大きく表示された大看板を舞台上に設置した。(u)原告の島根原子力発電所は，平成２１年１２月３日に，鹿島文化ホールにおいて，落語家のＣを講師に迎えた「エネルギアふれあい講演会笑いある人生」を開催し，これを告知するチラシを作成した。このチラシは，引用商標１が左上に表示され，平成２１年１１月５日に新聞折込広告として２万４７００部印刷されて，松江市及びその近隣市町の需要者に頒布された。講演会当日には，引用商標１が左側に大きく表示された大看板を舞台上に設置した。(v)原告の島根原子力発電所は，平成２１年１１月１日に，松江市鹿島町鹿島総合体育館において，「第１７回クリエイティブフェスタｉｎ鹿島」を共催し，このフェスタ内で「エネルギアふれあいステージ」を主催して，「ポケットモンスターキャラクターショー『さがせ！ピチューのさがしもの』」を２回実施した。このステージ上には，同キャラクターショーを告知するとともに引用商標１が左側に表示された大看板を設置し，これを告知するチラシにも引用商標１が表示された。(ｹ)特許庁は，平成２３年１月２５日，前記(ｸ)の原告の主張立証をも踏まえて，不服２０１０－５５７５号事件の審決において，次のとおり判断した（甲７１）。
「原登録商標〔判決注・本件訴訟における引用商標１〕は，請求人提出の甲第１号ないし第１９２号証（枝番号を含む。）によれば，請求人によりその指定役務『電気の供給』について，永年使用され，その間，各種の雑誌，新聞，テレビ，インターネット等の媒体を通じ，宣伝広告に努めてきた結果，請求人の業務に係る役務を表示するものとして電気の供給区域内の取引者，需要者間は勿論のこと，供給区域外の取引者，需要者間にも広く認識されているものであることは，請求人の提出に係る前記甲各号証により認めることができる。」
ウ前記イによると，原告は，平成３年１月に企業理念のキーコンセプトを「ＥＮＥＲＧＩＡ」と制定し，その称呼を「エネルギア」と定めるとともに，引用商標１をシンボルマークとして制定したところ（前記イ(ｱ)），その後，原告は，その会社案内や環境報告書や知的財産報告書に，企業理念のキーコンセプトが「ＥＮＥＲＧＩＡ」であり，これを「エネルギア」と呼称している旨を記載していること（前記イ(ｱ)），原告は，年４回程度発行し，毎号３４０万部程度印刷して，その供給区域内の需要者に頒布するコミュニケーションペーパーの表題を「エネルギア」とし，その表紙に引用商標１を見やすく表示したこと（前記イ(ｲ)，(ｸ)ｃ(c)），原告は，環境報告書，知的財産報告書，ＣＳＲ報告書，事業内容や決算内容を報告する季刊誌，中国地方の地域経済レポート等の各表題に「エネルギア」を冠し，その各表紙に引用商標１を表示したこと（前記イ(ｳ)，(ｴ)，(ｸ)ｂ(b)，ｃ(a)(b)(d)(e)(g)(s)），ＣＳＲ報告書は，全国の原告の株主に頒布しているほか，原告のホームページからダウンロードすることもでき，知的財産報告書も，全国で頒布されたこと（前記イｂ(b)，ｃ(d)），原告は，コンサート，家庭婦人バレーボール大会，顧客の自宅で開催するホーム講座，映画祭のクロージングイベント，映画上映会，賃貸住宅経営セミナー，電気暖房器具体感フェア，講演会，電化リフォームフェア，ふれあいステージにおいて，イベント名に「エネルギア」を冠し，「エネルギア」を含むイベント名と引用商標１が共に表示されたチラシ等を頒布したこと（前記イ(ｵ)，(ｸ)ｂ(e)，ｃ(h)(l)(m)(n)(o)(p)(q)(r)(t)(u)(v)），原告は，広告においても，引用商標１と「エネルギア」を含む名称を共に表示したこと（前記イ(ｸ)ｃ(k)），原告は，会社案内やウェブサイト等において，原告及びその関連会社を「エネルギアグループ」と呼称しており，エネルギアグループ企業には，商号に「エネルギア」を冠した企業が少なからず含まれており，また，引用商標１の欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の下部に「中国電力グループ」と横書きした商標がエネルギアグループのシンボルマークとして制定され，関連会社のパンフレット等において表示されていること（前記イ(ｷ)）等の事実が認められる。
このような引用商標１の使用状況に照らすと，引用商標１は，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されているものと認められる。したがって，引用商標１は，「エネルギア」という称呼を生じる。また，本件全証拠によっても，引用商標１が「エナジア」という表示と共に使用された例は見当たらない一方，上記のとおり，引用商標１は「エネルギア」という称呼によって広く認識されていることからすると，引用商標１から「エナジア」という称呼が生じるものとは認められない。
エ前記ウによると，引用商標１は，原告のブランドという観念を生じる。
(3)引用商標２について


ア引用商標２は，前記第２の３(1)ア(ｲ)のとおり，欧文字「Ｅ」の左側の縦線と一番下の横線から発した２本の帯を左下方に捻るよう描き，帯の中間部に円弧を配し，左上に欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」を配した構成からなる。そして，図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと，図形部分と文字部分とは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとは認められないし，図形部分からは出所識別標識としての称呼，観念は生じず，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
イ引用商標２は，引用商標１と対比すると，欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の冒頭の「Ｅ」と２本の帯の始まりとなる「Ｅ」とが同一であるか否かにおいて相違し，２本の帯の角度も相違するが，上部に配置された欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」と，欧文字「Ｅ」の左側の縦線と一番下の横線から発した２本の帯を左下方に捻るよう描き，帯の中間部に円弧を配した図形部分から構成される点において共通し，引用商標１と近似した印象を与えるものである。
そこで，前記(2)イ(ｶ)のとおり，引用商標２が引用商標１とともに用いられることがあることをも併せ考慮すると，引用商標２は，引用商標１と同様に，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。したがって，引用商標２は，「エネルギア」という称呼を生じる。また，本件全証拠によっても，引用商標２が「エナジア」という表示と共に使用された例は見当たらない一方，上記のとおり，引用商標２は「エネルギア」という称呼によって広く認識されていることからすると，引用商標２から「エナジア」という称呼が生じるものとは認められない。
ウ前記イによると，引用商標２は，原告のブランドという観念を生じる。
(4)引用商標３及び４について
ア引用商標３及び４は，前記第２の３(1)ア(ｳ)(ｴ)のとおり，いずれも，上段に片仮名「エネルギア」を配し，下段に欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」を配した上下二段併記の結合商標であって，上段，下段が共に，取引者，需要者に対して強い印象を与えるものと認められる。下段の欧文字がより強く支配的な印象を与える旨の原告の主張を採用することはできない。
下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」は，前記(2)イと同様に，これに接した取引者，需要者には，造語であると理解されるから，固有の称呼を有しない。そして，上段の「エネルギア」は，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」と略同一の幅で記載され，その構成文字に照らし，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の称呼を特定したものと無理なく理解することができる。
イ前記アによると，引用商標３及び４は，「エネルギア」という称呼を生じる。
ウ前記アのとおり，引用商標３及び４の欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」は，造語であると理解されるが，後記２(4)のとおり，周知性を有することからすると，原告のブランドという観念を生じることがある。
(5)本件商標と引用商標１～４の類否について
ア本件商標と引用商標１を比較すると，それらの図形部分を含めた商標全体で見ても，それらの図形部分を除いた片仮名「エナジア」の文字部分と欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字部分を抽出して見ても，外観が相違することは明らかである。また，本件商標は「エナジア」の称呼を生じ，引用商標１は「エネルギア」の称呼を生じるが，中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が４音と５音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから，離隔的観察においても，称呼上の相違を十分認識することができる。
さらに，本件商標が特定の観念を生じないのに対し，引用商標１は原告のブランドという観念を生じるから，本件商標と引用商標１とは観念において相違する。以上によると，本件商標と引用商標１とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから，本件商標は，引用商標１に類似する商標には当たらないものと認められる。
イ本件商標と引用商標２を比較すると，それらの図形部分を含めた商標全体で比較しても，それらの図形部分を除いた片仮名「エナジア」の文字部分と欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字部分を抽出して比較しても，外観が相違することは明らかである。
また，本件商標は「エナジア」の称呼を生じ，引用商標２は「エネルギア」の称呼を生じるが，中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が４音と５音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから，離隔的観察においても，称呼上の相違を十分認識することができる。
さらに，本件商標が特定の観念を生じないのに対し，引用商標２は原告のブランドという観念を生じるから，本件商標と引用商標２とは観念において相違する。以上によると，本件商標と引用商標２とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから，本件商標は，引用商標２に類似する商標には当たらないものと認められる。
ウ本件商標と引用商標３及び４を比較すると，本件商標の図形部分を含めた商標全体で見ても，片仮名「エナジア」の文字部分と欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字部分を抽出して見ても，外観が相違することは明らかである。また，本件商標は「エナジア」の称呼を生じ，引用商標３及び４は「エネルギア」の称呼を生じるが，中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が４音と５音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから，離隔的観察においても，称呼上の相違を十分認識することができる。
そして，本件商標は，特定の観念を生じないが，引用商標３及び４は，原告のブランドという観念を生じることがあるから，観念において相違するか比較することができない。


以上によると，本件商標と引用商標３及び４とは，外観，称呼及び観念において相紛れるおそれはないから，本件商標は，引用商標３及び４に類似する商標には当たらないものと認められる。
(6)原告の主張について
ア原告は，審決が本件商標の採択の経緯と取引の実情を認定しなかったことは，商標法４条１項１１号該当性の判断基準に照らし許されないと主張する。しかし，不登録事由である商標法４条１項１１号の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは，その指定商品又は指定役務全般についての一般的，恒常的な取引の実情を指すものであって，単にその商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊的，限定的な取引の実情を指すものではないと解するのが相当である。そして，原告主張の本件商標の採択の経緯は，本件商標の指定役務全般についての一般的，恒常的な取引の実情に当たるものではなく，本件商標に接した取引者，需要者が認識できないものであるから，本件商標と引用商標１～４の類否の判断に当たり，これを考慮することは許されない。また，被告ホームページにおける本件商標の使用状況も，個別具体的な使用例であって，本件商標の指定役務全般についての一般的，恒常的な取引の実情ではないから，本件商標と引用商標１～４の類否の判断に当たり，これを考慮することは許されないし，仮に考慮したとしても，このような個別具体的な使用例によって前記(5)の判断が左右されることはない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ原告は，引用商標１及び２の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字は，一般的な辞書等に掲載されていない造語であるが，①辞書等の記載，②先行商標採択例，③商標使用例，④被告の本件商標の使用等の一般的，恒常的な取引の実情において「エナジア」の称呼をもって使用されているから，少なくとも「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼が生じると主張する。
しかし，前記(2)ウ，(3)イのとおり，引用商標１及び２は，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されているものである。そうすると，引用商標１及び２に接した取引者，需要者は，そのような認識を有するのであるから，引用商標１及び２を「エネルギア」と称呼するものということができ，引用商標１及び２を「エナジア」と称呼するものとは認められない。
そして，このことは，「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字が，英語「ｅｎｅｒｇｙ」（エナジー）になぞらえて，英語風に「エナジア」と称呼し得ることや，現に「エナジア」と称呼させる先行商標採択例や商標使用例があることによって，左右されるものではない。
また，本件商標の「エナジア」の片仮名文字が「ｅｎｅｒｇｉａ」に由来し，被告ホームページにおいて本件商標が「ｅｎｅｒｇｉａ」の文字とともに使用されているといった原告主張の事情については，前記アのとおりである。ウ(ｱ)原告は，審決が，引用商標１及び２が「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼を生じるなど，二つ以上の称呼，観念を生じる場合と認定したにもかかわらず，一つの称呼，観念を生じると認定したことは，商標法４条１項１１号該当性の判断基準に照らし許されないと主張する。
しかし，引用商標１及び２は，いずれも，「エネルギア」の称呼を生じ，原告のブランドの観念を生じることは，前記(2)，(3)のとおりであり，引用商標１及び２は，二つ以上の称呼，観念を生じるものではない。
(ｲ)原告は，審決のように，対比商標が二つ以上の称呼，観念を生じる場合でも，一つの称呼，観念のみを生じると認定することは，あたかも禁止権を放棄し，類似範囲が収縮し消滅したものと取り扱うことになり，商標制度に沿わない結果を招来するものであって，許されないなどと主張する。しかし，商標法４条１項１１号の類否判断は，商標登録出願された商標に係る査定時又は審決時において，この商標が引用商標に類似するか否かを判断すべきものであるから，上記の基準時において，引用商標に接した取引者，需要者において二つ以上の称呼，観念を生じると認められるときは，その二つ以上の称呼，観念をもって，類否判断すべきである一方，上記の基準時において，引用商標に接した取引者，需要者において一つの称呼，観念のみを生じると認められるときは，その称呼，観念をもって，類否判断すべきものである。このように解しても，引用商標に接した取引者，需要者において一つの称呼，観念のみを生じると認められるときは，この称呼，観念をもって類否判断した結果，引用商標と相紛れるおそれのない非類似である商標については，引用商標との間において出所の混同を生じるおそれはないから，商標制度に沿わないものとはいえない。
(ｳ)原告は，引用商標１及び２が，「エネルギア」と称呼され，中国地方で周知著名性を獲得しているという事実は，特殊的，限定的な取引の実情であるから，これを考慮することは許されないと主張する。
しかし，引用商標１及び２が，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されているという事実は，単にその商標が現在使用されている役務についてのみの特殊的，限定的な取引の実情ということはできないから，本件商標と引用商標１及び２の類否判断に当たりこれを考慮すべきものである。(ｴ)原告は，審決が，引用商標１及び２が，中国地方を越え，例えば，関東地方の「電気の供給」の役務の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得していたか否かについて，何ら認定していないにもかかわらず，関東地方など周知著名性を獲得していない地域まで含めて，一つの称呼，観念のみを生じると認定していることは，自己矛盾であるなどと主張する。


しかし，引用商標１及び２が，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されていることは，前記(2)ウ，(3)イのとおりである。(ｵ)原告は，対比商標が，二つ以上の称呼，観念を生じる場合でも，審決のように，特殊的，限定的な取引の実情を考慮し，一つの称呼，観念のみを生じると認定すると，商標制度に沿わない結果を招来するなどと主張する。しかし，引用商標１及び２が，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されているという事実が，特殊的，限定的な取引の実情とはいえないことは，前記(ｳ)のとおりであって，原告の主張は前提において失当である。エ(ｱ)原告は，引用商標３及び４は，①特許庁の審査基準，②特許庁の審判便覧，③引用商標３及び４の使用例，④独立使用の例等の一般的，恒常的な取引の実情において，下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字を個別に比較することが許容され，少なくとも，「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼が生じると主張する。しかし，原告指摘の「紅梅」は「コウバイ」という固有の称呼を有し，「白梅」は「ハクバイ」及び「シラウメ」という固有の称呼を有する例であるから（広辞苑第七版），引用商標３及び４の下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字のように，造語であって，固有の称呼を有しないものの解釈において，参考とすることはできない。また，原告引用の審判便覧５３－０１は，商標法５０条の不使用取消審判における「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」（同条１項）の解釈に関するものであるから，同法４条１項１１号の商標の類否判断において，結合商標を分離観察することが許されるか否かの解釈において，参考となるものではない。さらに，引用商標３及び４は，上段と下段のそれぞれが，取引者，需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとしても，前記(4)アのとおり，引用商標３及び４に接した取引者，需要者は，上段の「エネルギア」が下段の「ＥｎｅｒＧｉａ」の称呼を特定したものと無理なく理解することができるのであるから，引用商標３及び４からは，「エネルギア」の称呼のみが生じ，「エナジア」の称呼が生じると認めることはできず，このように解することが商標制度に沿わないものということはできない。
原告が，引用商標３及び４につき，後日，他人により，商標「エネルギア」について商標登録される不都合を回避すべく，読み仮名の片仮名文字「エネルギア」を併記して出願したのであり，他の称呼「エナジア」の称呼を除外し，その禁止権を放棄し権利不要求とする意図で併記したものでないとしても，そのような引用商標３及び４の出願の意図は，引用商標３及び４に接した取引者，需要者が認識できないものであって，一般的，恒常的な取引の実情に当たるものではないから，本件商標と引用商標３及び４の類否の判断に当たり，これを考慮することは許されない。(ｲ)原告は，審決は，二段併記の結合商標において，二つ以上の称呼，観念が生じる場合でも，一つの称呼，観念のみを生じると認定するため，あたかも特定から漏れた他の称呼，観念が生じる文字を除外し，その文字部分の禁止権を放棄し，権利不要求と取り扱うのと同様であるが，現行法には権利不要求制度はなく，原告は権利不要求の意思表示をしていないから，審決の解釈は許されないなどと主張する。
しかし，旧商標法（大正１０年法律９９号）２条２項による権利不要求制度は，現行法には存在しない制度である上，商標の構成部分の一部について権利不要求の申出をする制度であって，引用商標３及び４のように，その構成中に「エナジア」という文字部分を含まない商標から生じる称呼に係る制度ではないから，権利不要求制度に係る解釈が，引用商標３及び４の称呼，観念の解釈を左右するものとは認められない。
(ｳ)原告は，対比商標が，二つ以上の称呼，観念が生じる場合でも，審決のように，二段併記の結合商標であることを理由に，一つの称呼，観念のみを生じると認定することは，特許庁の過去の判断事例と一致しないなどと主張する。しかし，特許庁の過去の判断事例（甲５６の１～６，甲５７の１～６）は，いずれも本件商標と引用商標３及び４の類否が判断されたものではなく，その当否にかかわらず，本件商標についての前記判断を左右するものではない。(ｴ)原告は，過去の特許庁の判断事例では，引用商標の「ＥｎｅｒＧｉａ」の欧文字から「エナジア」の称呼も生じると認定し，類否判断していたにもかかわらず，審決が認定判断を変えた根拠は，原告が引用商標１を「エネルギア」の称呼で使用して防護標章登録を受けたことに起因すると考えられるとした上で，防護標章制度を利用すると，周知著名な引用商標の保護を狭めるといったことは，防護標章制度を歪曲するものであるなどと主張する。
しかし，審決が引用商標１の防護標章登録に起因して認定判断を変えたことを認めるに足りる証拠はないから，原告の主張は，その前提を欠くものであるし，前記(2)，(3)のとおり，引用商標１～４が，「エネルギア」の称呼のみを生じ，「エナジア」の称呼を生じないことは，引用商標１の長期間にわたる使用実績や引用商標３及び４の構成態様等によるものであって，引用商標１の防護標章登録に起因するものとはいえない。
(7)小括


以上によると，本件商標は，引用商標１～４に類似する商標には当たらないから，役務の類否を判断するまでもなく，取消事由１は理由がない。２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）について(1)商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は当該役務が他人の業務に係る商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は当該役務が前記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして，上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである。（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁参照）
(2)本件商標と引用商標１及び２の混同のおそれ
前記１(2)ウ，(3)イのとおり，引用商標１及び２は，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されているものである。
本件商標の指定役務は，前記第２の１(6)のとおり，「電気の供給」を含むエネルギーに関連する役務であるから，その取引者，需要者において，引用商標１及び２に接した場合，「エネルギア」という称呼が生じ，原告のブランドという観念が生じるものと認められる。
以上によると，前記１(5)ア，イと同様に，本件商標と引用商標１及び２とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないということができる。そうすると，引用商標１及び２が造語と図形からなる結合商標であり，独創性を有するものということができ，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有していること，本件商標の指定役務は引用商標１及び２の指定役務である「電気の供給」を含むことなどを踏まえても，本件商標をその指定役務に使用したときに，取引者，需要者をして，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
(3)本件商標と使用商標の混同のおそれ
ア本件商標と使用商標１の混同のおそれ
(ｱ)使用商標１は，以下のとおり，「エネルギア」と「ＥＮＥＲＧＩＡ」の文字を二段に配した構成からなる（甲３６の１，甲６８）。前記１(4)と同様に，使用商標１は，「エネルギア」という称呼を生じ，特定の観念を生じない。
そうすると，前記１(5)ウと同様に，本件商標と使用商標１とは，外観及び称呼が相紛れるおそれはなく，観念において比較することはできないから，本件商標と使用商標１との類似性の程度は低い。
(ｲ)本件全証拠によるも，使用商標１の使用実績は限られており，使用商標１が原告の業務に係る役務の表示として周知性を有するものとは認められない。(ｳ)以上によると，使用商標１が造語からなる商標であり，独創性を有すること，本件商標の指定役務は原告の中核業務である「電気の供給」を含むことなどを踏まえても，本件商標をその指定役務に使用したときに，取引者，需要者をして，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
イ本件商標と使用商標２の混同のおそれ
使用商標２は，以下のとおり，「ＥｎｅｒＧｉａ」の文字からなる（甲３６の２～５）。
使用商標２は，引用商標１の文字部分（欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」）と同一の文字構成及び略同一の書体からなるところ，①「ＥｎｅｒＧｉａ電力設備の概要    ２０１４－２０１５」というパンフレットの表紙に，表題の一部として，引用商標１と共に使用されていること（甲３６の２），②「電気供給約款」の表紙に，引用商標１と共に使用されていること（甲３６の３），③「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」の表紙に，引用商標１と共に使用されていること（甲３６の４），④「ＥｎｅｒＧｉａ中国電力社内報エネルギア」の表紙に，表題の一部として使用されていること（甲３６の５）が認められる。このような使用の事実に加えて，前記１(2)イで認定した事実を総合すると，使用商標２は，中国地方のみならず全国で，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギア」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。
本件商標の指定役務は，前記第２の１(6)のとおり，「電気の供給」を含むエネルギーに関連する役務であるから，その取引者，需要者において，使用商標２に接した場合，「エネルギア」という称呼が生じ，原告のブランドという観念が生じるものと認められる。
以上によると，前記１(5)ア，イと同様に，本件商標と使用商標２とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないということができる。そうすると，使用商標２が造語からなる商標であり，独創性を有するものということができ，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有していること，本件商標の指定役務は「電気の供給」を含むことなどを踏まえても，本件商標をその指定役務に使用したときに，取引者，需要者をして，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
ウ本件商標と使用商標３の混同のおそれ


使用商標３は，以下のとおり，「エネルギア」の文字からなる（甲３６の６，７）。使用商標３は，年４回程度発行し，毎号３４０万部程度印刷して，その供給区域内の需要者に頒布するコミュニケーションペーパーの表紙に，その表題として，引用商標１と共に使用されているとともに，「第６８回海外留学生支援チャリティーエネルギアドリーム    コンサート」のチラシに，引用商標１と共に使用されていること（前記１(2)イ(ｲ)，(ｵ)，(ｸ)ｃ(c)）が認められる。このような使用の事実に加えて，前記１(2)イで認定した事実を総合すると，使用商標３は，中国地方のみならず全国で，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，原告の業務に係る役務を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。
本件商標の指定役務は，前記第２の１(6)のとおり，「電気の供給」を含むエネルギーに関連する役務であるから，その取引者，需要者において，使用商標３に接した場合，その構成文字に相応して，「エネルギア」という称呼が生じ，原告のブランドという観念が生じるものと認められる。
以上によると，前記１(5)ア，イと同様に，本件商標と使用商標３とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないということができる。そうすると，使用商標３が造語からなる商標であり，独創性を有するものということができ，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有していること，本件商標の指定役務は「電気の供給」を含むことなどを踏まえても，本件商標をその指定役務に使用したときに，取引者，需要者をして，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
(4)本件商標と引用商標３及び４の混同のおそれ
引用商標３及び４は，前記第２の３(1)ア(ｳ)，(ｴ)のとおり，上段に片仮名「エネルギア」を配し，下段に欧文字「ＥｎｅｒＧｉａ」を配したものであるところ，前記(3)イ，ウのとおり，「ＥｎｅｒＧｉａ」と「エネルギア」がそれぞれ，全国で，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，原告の業務に係る役務を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されていると認められることからすると，それらの結合商標である引用商標３及び４についても，同様に周知性を有するものと認められる。
しかし，前記１(5)ウのとおり，本件商標と引用商標３及び４とは，外観，称呼及び観念において相紛れるおそれはないから，本件商標と引用商標３及び４との類似性の程度は低い。
そうすると，引用商標３及び４が造語からなる商標であり，独創性を有すること，引用商標３及び４が周知性を有すること，本件商標の指定役務と引用商標３及び４の指定役務の関連性が高いことなどを踏まえても，本件商標をその指定役務に使用したときに，取引者，需要者をして，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
(5)原告の主張について
原告は，本件商標は，被告のホームページにおいて，「ｅｎｅｒｇｉａ」の欧文字とともに使用されていること，被告の商号「株式会社エナジア」をインターネット上の検索サイト「Ｇｏｏｇｌｅ」で検索した結果によると，現実の取引の実情において，出所の混同を生じる可能性が高いなどと主張する。しかし，前者は，個別具体的な１使用例にすぎないし，後者は，上記検索サイトのアルゴリズムに基づく結果を示すものにすぎず，本件商標の指定役務の取引者及び需要者において，本件商標をその指定役務に使用したときに，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信するおそれがあるか否かの判断に影響を及ぼすような事情とはいえない。
(6)小括
以上によると，本件商標は，「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には当たらないから，取消事由２は理由がない。３取消事由３（商標法８条１項該当性判断の誤り）について(1)証拠によると，次の事実が認められる。
ア本件商標の商標登録願（甲１７）に記載された指定役務は，次のとおりであった。
第３９類電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，熱の供給，熱の
供給に関するコンサルティング
第４２類再生可能エネルギーに関する発電，再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システムの設計及び開発，再生可能エネルギー機器の設計，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，再生可能エネルギーに関するコンサルティング，再生可能エネルギー政策・技術に関する調査及び研究，電気・熱に関する試験又は研究，小規模・分散型電力及び熱の売買用・監視用ウェブサイトの開発，電子計算機用プログラムの設計・作
成又は保守
イ本件商標の出願人であった被告は，平成２７年４月２８日付け拒絶理由通知書（甲１８）により，指定役務のうち「再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システムの設計及び開発，再生可能エネルギー機器の設計」（理由２）及び「再生可能エネルギーに関する発電，再生可能エネルギーに関するコンサルティング」（理由３）は，その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない旨の拒絶理由を通知された。
ウ被告は，平成２７年６月２２日提出の手続補正書（甲１９）により，指定役務を前記アから前記第２の１(6)へと補正することを内容とする本件補正を行った。
エ本件補正について，補正の前後を通じて同一である指定役務を除く指定役務は，次のとおりである。
(ｱ)補正前
第４２類再生可能エネルギーに関する発電，再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システムの設計及び開発，再生可能エネルギー機器の設計，再生可能エ
ネルギーに関するコンサルティング
(ｲ)補正後（下線は，原告が要旨変更と主張するもの）第３９類再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関す
るコンサルティング
第４０類再生可能エネルギーによる発電・発熱
第４２類再生可能エネルギーによる発電・発熱・管理システムのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，再生可能エネルギーを用いた発電・発熱
装置を含む設備の設計


主              文
被告人を懲役１年６月に処する。
未決勾留日数中２００日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。押収してある覚せい剤１袋（平成２４年押第４８号の１３）を没収する。
訴因変更後の本件公訴事実中覚せい剤営利目的輸入及び関税法違反の点については，被告人は無罪。
理              由
（罪となるべき事実）
被告人は，みだりに，平成２４年２月７日，埼玉県鴻巣市ａ町ｂ番地所在の被告人方において，覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンを含有する白色結晶状粉末約０．０１７グラム（主文掲記の覚せい剤はその鑑定残量）を所持した。
（証拠の標目）
省略
（法令の適用）
被告人の判示所為は，覚せい剤取締法４１条の２第１項に該当するので，その所定刑期の範囲内で被告人を懲役１年６月に処し，刑法２１条を適用して未決勾留日数中２００日をその刑に算入することとし，所持していた覚せい剤が微量であること及び被告人には本邦における前科がないことを考慮し，同法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予し，押収してある覚せい剤１袋（平成２４年押第４８号の１３）は，判示の罪に係る覚せい剤で犯人の所有するものであるから，覚せい剤取締法４１条の８第１項本文によりこれを没収し，訴訟費用については，刑訴法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（一部無罪の理由）
訴因変更後の本件公訴事実中覚せい剤営利目的輸入及び関税法違反の事実の要旨は，「被告人は，営利の目的で，みだりに，平成２４年１月２７日，中華人民共和国上海浦東国際空港から航空機に搭乗し，覚せい剤合計約１８１グラムを自己の着衣内又はその内側に隠したまま成田国際空港に到着して降り立ち，前記覚せい剤を本邦に輸入するとともに，税関を通過しようとしたが，同空港内の旅具検査場において，税関職員に前記覚せい剤を発見されそうになったことから，同検査場検査室内に設置された便所の便器内に前記覚せい剤を隠して放置したため税関を通過して輸入することができなかった。」というものであるが，関係証拠を総合しても，これらの事実を認定することはできない。すなわち，被告人が上記便器（以下「本件便器」という。）内に覚せい剤を隠した事実及び上記便器内から発見された覚せい剤３袋（以下「本件覚せい剤」という。）を携帯していた事実を目撃した者はおらず，これらの事実を直接証明する証拠はない。検察官は，被告人が本件便器内に本件覚せい剤を隠すことが可能であったとした上で，被告人の当日の不自然な行動と被告人が本件便器を使用した直後に本件便器内から覚せい剤が発見されたことなどの使用後の状況は被告人が犯人でなければ説明が付かないと主張するが，被告人が本件便器内に覚せい剤を隠すことが可能であったとしても，被告人以外の者が本件覚せい剤を隠した可能性があれば，被告人が犯人でなくても説明が付くことになる。本件においては，その可能性を否定することができないから，被告人が犯人であると認めるには合理的な疑いが残るということになる。関係証拠によれば，以下の事実が認められる。本件便器は，一般人が勝手に入ることのできない旅具検査場検査室内に設置されている。被告人は，平成２４年１月２７日に同検査室で検査を受けることとなり，同日午後２時過ぎ頃から午後３時過ぎ頃まで本件便器を使用した。被告人の使用後，同日午後４時１０分頃税関職員が本件便器の水を流したところ排水障害があったため，清掃員を呼んで詰まりを取り除いてもらうと，同日午後６時５５分頃本件便器の奥から本件覚せい剤のうち２袋が発見され，さらに，同日午後１０時５５分頃残りの１袋が発見された。その前日に清掃員が本件便器を清掃したときには，排水障害はなかった。その清掃後，本件覚せい剤が発見されるまでの間，本件便器を使用したのは被告人のみであった。
検察官は，前日の清掃のときは排水障害がなかったのに，被告人の使用後に排水障害が起きた原因としては，本件覚せい剤しか考えられないと主張するが，本件覚せい剤だけで排水障害が起こると断定することはできない。税関職員であるＡ証人は，本件覚せい剤を模した物を本件便器に隠して水を流してみたところ，排水障害はなく，さらに２袋を追加して合計５袋を隠して水を流しても排水障害はなかったと供述している。実際に，同証人が公判廷で本件覚せい剤を模した物（甲５１）を本件便器と同型の便器（甲４０，弁１）に隠してみたところ，便器後ろの排水口には水が流れるだけの透き間があったことが認められる。そうすると，前日，清掃員が便器を清掃したときに，既に本件覚せい剤が本件便器内に隠されていたが排水障害が起きなかったため発見されなかったという可能性があることを否定できない。
検察官は，被告人が身体検査を受ける前に検査室内の便所に駆け込むなど極めて不自然な行動をとっていたとして，今回のような特殊なケースが２度続いて起こったとは考えられないと主張する。しかし，検査室内で検査を受ける者が身体検査を受ける前に便所に駆け込むということは，任意の検査である以上ありうることであり，税関職員であるＢ証人は，過去にも，身体検査を受ける前に便所を使用した者がいたことを認めている。このような検査の実態に照らせば，被告人以外の者が税関職員の検査をすり抜けて本件覚せい剤を本件便器内に隠すことのできるケースがなかったなどとはいえない。
以上によれば，覚せい剤営利目的輸入及び関税法違反の点については，被告人が犯人であることについて合理的な疑いが残るので，結局，犯罪の証明がないことになるから，刑訴法３３６条により，無罪の言渡しをする。
（求刑懲役７年及び罰金３００万円，覚せい剤４袋の没収）
平成２４年１０月９日
さいたま地方裁判所第２刑事部


平成３０年１０月１１日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０２１２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年８月２１日
判決
原告   株式会社エヌ・エル・エー
訴訟代理人弁護士   永野周志
訴訟代理人弁理士   森博
被告   株式会   社東洋   新薬
訴訟代理人弁護士   成川弘樹
訴訟代理人弁理士   高津一也
訴訟復代理人弁理士大崎絵   美
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１５－８００００７号事件について平成２９年１０月１７日にした審決中「本件審判の請求は，成り立たない。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，平成２５年３月２６日，発明の名称を「黒ショウガ成分含有組成物」とする特許出願をし（特願２０１３－６４５４５号。優先日は平成２４年９月１３日，優先権主張国は日本国。），平成２６年７月４日，特許権の設定登録を受けた（特許第５５６９８４８号。請求項の数は２。以下「本件特許」という。）。
(2)原告は，平成２７年１月８日，特許庁に対し，本件特許の特許請求の範囲請求項１及び２に記載された発明について特許無効審判を請求した。特許庁は，これを無効２０１５－８００００７号事件として審理した上，同年９月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（以下「第一次審決」という。），その謄本は，同年１０月５日，原告に送達された。
(3)第一次審決に不服のある原告は，その取消しを求める訴えを知的財産高等裁判所に提起し（平成２７年（行ケ）第１０２３１号），同裁判所は，平成２９年２月２２日，第一次審決を取り消す旨の判決を言い渡した（以下「前訴判決」という。）。
(4)特許庁は，前訴判決の確定を受けて更に上記審判事件の審理を継続し，被告は，平成２９年４月６日，特許請求の範囲の記載を訂正すべく訂正請求を行った（乙１。以下「本件訂正」という。）。
(5)特許庁は，平成２９年１０月１７日，本件訂正を認めた上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（以下「本件審決」という。），その謄本は，同月２６日，原告に送達された。
(6)本件審決に不服のある原告は，平成２９年１１月２２日，その取消しを求める本件訴えを知的財産高等裁判所に提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，それぞれ「本件訂正発明１」，「本件訂正発明２」といい，併せて「本件訂正発明」という。また，本件訂正発明に係る明細書及び図面〔甲１２〕を併せて「本件明細書」という。）。
「【請求項１】
黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として，その表面の全部を，ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。
【請求項２】
経口用である請求項１に記載の組成物。」
なお，本件訂正は，特許請求の範囲請求項１に「その表面の一部又は全部を，」と記載されているのを「その表面の全部を，」に訂正したものである（従属項である請求項２についても同様である。）。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書の写しに記載のとおりである。要するに，①本件訂正発明は，いずれも本件特許の優先日（平成２４年９月１３日。以下「本件優先日」という。）前に頒布された刊行物である，以下の甲１ないし甲７に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないから，いずれも特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないとはいえない，②本件明細書の発明の詳細な説明には，原告が指摘する記載上の不備はないから，本件訂正発明に係る特許（本件特許）が特許法３６条４項１号の要件（実施可能要件）を満たしていないとはいえない，③本件訂正後の特許請求の範囲には，原告が指摘する記載上の不備はないから，本件訂正発明に係る特許（本件特許）が特許法３６条６項１号の要件（サポート要件）及び同項２号の要件（明確性要件）を満たしていないとはいえない，というものである。
甲１特開２００９－６７７３１号公報
甲２特開２０１１－２３６１３３号公報
甲３特開２００１－３１６２５９号公報
甲４特開２００９－４６４３８号公報
甲５特開２００９－１５１３号公報
甲６高橋誠「食品素材の『ナノサイズ』カプセル化技術の開発」オレオサイエンス第８巻第４号（２００８年）１５１～１５７頁甲７「食品の機能性を評価するために」ＪＦＲＬニュース第３巻第９
号（２００９年）１～４頁
(2)本件審決が認定した引用発明（甲３発明），本件訂正発明１と甲３発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア甲３発明
「菜種極度硬化油及びポリグリセリン脂肪酸エステルを混合して加熱融解し，ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステルを混合し，茶ポリフェノールを加えた油性懸濁液を調製し，これをコボールミルに掛けることによって得られた平均粒子径１．０μｍのポリフェノール微細化物を準備する工程，及び水を予め６５～７０℃に加温しておき，ホモミキサーで撹拌しながら，デキストリン，酸カゼイン，炭酸ナトリウム，グリセリン脂肪酸有機酸エステル，ポリグリセリン脂肪酸エステルを順次加え，完全に溶解し，引き続きホモミキサーで撹拌し，６５～７０℃を保持したまま，予め加熱融解しておいた上記ポリフェノール微細化物を徐々に投入し乳化させ，その後噴霧乾燥にて乾燥粉末化する工程によって得られた，水中油滴分散型油脂被覆ポリフェノール類製剤の粉末品」の発明
イ本件訂正発明１と甲３発明との一致点
「粒子を芯材として，その表面の全部を，ナタネ油を含むコート剤にて被覆した組成物」である点。
ウ本件訂正発明１と甲３発明との相違点
本件訂正発明１では，芯材として「黒ショウガ成分を含有する粒子」が用いられるのに対して，甲３発明では，芯材として茶ポリフェノール類固体粒子が用いられる点。
４取消事由
(1)進歩性に関する判断の誤り
(2)サポート要件に関する判断の誤り
第３当事者の主張


１取消事由１（進歩性に関する判断の誤り）について
（原告の主張）
(1)本件審決は，①甲３発明の構成のうち本件訂正発明１と相違する部分（相違点に係る甲３発明の構成）である「茶ポリフェノール粒子」を，甲２に記載された「黒ショウガ粉末を含有するキサンチンオキシダーゼ阻害剤であって，フラボノイドを有効成分とし，当該有効成分を経口摂取するもの」や，甲１に記載された「冷え性改善用の黒ショウガの根茎加工物，抽出物，黒ショウガ搾汁液及び／または黒ショウガ搾汁液の抽出物の乾燥粉末」に置換可能であること自体は当業者が想起し得るとした上で，②その効果は，甲１ないし７に記載も示唆もされておらず，当業者が予測し得えたものではない格別顕著なものといえるから，本件訂正発明１は甲１ないし７に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえず，本件訂正発明２についても同様であると判断して，本件訂正発明の進歩性を肯定した。しかし，上記判断のうち，上記①については誤りがないが，上記②については明らかに誤りがあるから，進歩性に関する本件審決の判断は取り消されるべきである。
(2)相違点に係る構成の容易想到性について
ア引用発明中の示唆の存在
ポリフェノールとは，「分子内に複数のフェノール性ヒドロキシ基」（ベンゼン環，ナフタレン環などの芳香環に結合したヒドロキシ基をもつ植物成分の総称）であって，「多価フェノール」ともいう。そして，ポリフェノール（多価フェノール）には，フラボノイド，フェノール酸，エラグ酸，リグナン，クルクミン，クマリンがあり，フラボノイドには，フラバノン，フラバン，フラボン，フラバノール，イソフラノン，アントシアニジン，カルコン類，オーロンがある。
また，甲３の【０００７】には，「本発明におけるポリフェノール類は人体に摂取可能なものであれば特に限定するものではなく，フラボン，フラボノール，フラバノン，イソフラボン，アントシアニン，フラバノール等のフラバノイド類，その他の非フラバノイド類，これらの誘導体，重合体等，更に前記化合物を含有する植物体及び該植物体抽出物等何れを使用しても差し支えなく」との記載がある。
そうすると，甲３に記載されている「ポリフェノール類」とは，①多価フェノールとしてのフラボン，フラボノール，フラバノン，イソフラボン，アントシアニン，フラバノール等のフラボノイド類，その他の非フラボノイド類，②多価フェノールの誘導体，③多価フェノールの重合体等，④上記①，②，③の化合物（多価フェノール化合物）を含有する植物体及び⑤上記④の植物体抽出物を意味する。
そして，甲３において，ポリフェノール類やポリフェノール類を含有する植物体が特に限定されないとされていることに鑑みると，甲３の請求項１に係る発明は，ナタネ油あるいはパーム油を始め甲３の【００１５】に記載されている油脂を含むコート剤によって「多価フェノール」や「多価フェノール化合物」を被覆する発明だけでなく，ナタネ油等の油脂を含むコート剤によって「多価フェノール化合物」を含有する植物体を被覆する発明をも含んでいるといえる。
また，「ナタネ油を含むコート剤により茶ポリフェノール粒子を被覆する発明」という観点から見ると，甲３は，「甲３発明においてナタネ油を含む油脂で被覆される植物体である茶ポリフェノール粒子を，『多価フェノール』を含有する他の植物体に置換することができる」ことを示唆しているということができる（引用発明中の示唆）。
そうすると，甲３においては，甲３発明の茶ポリフェノール粒子を，フラボノイド等を含有する他の植物粒子に置換することが示唆されているといえるから，黒ショウガが多価ポリフェノールを含有するものであれば，「甲３発明の茶ポリフェノール粒子を，フラボノイド等を含有する他の植物粒子に置換することができる」との甲３発明中の示唆に基づき，甲３発明において「茶ポリフェノール粒子」を「黒ショウガ成分を含有する粒子」に置換することは当業者が容易に想到するものであるということができる。
イ黒ショウガの含有成分と呈味
黒ショウガがポリフェノール（多価フェノール）を含有することは，甲２，甲２８（ウェブページ「クラチャイダムの魅力」），甲２９（ウェブページ「黒生姜ちゃんねる｜黒生姜の口コミと効能」）及び甲３０（ウェブページ「まるごと黒生姜粒－伝承美容を化学する＊美的生活研究所」）に記載されており，ポリフェノール（多価フェノール）に苦みや渋みがあることは，甲３の【０００２】，甲３２（特開２００１－３０９７６３号公報）に記載されている。
また，黒ショウガに苦みや渋みがあることは，甲３０及び甲３１（ウェブページ「がちゃ通信｜中央クリエイト健康食品事業部」）のほか，本件訂正発明の出願日（平成２５年３月２６日）よりも後に頒布された刊行物であるが，甲３４（特開２０１３－１９２５１３号公報）及び甲３５（特開２０１５－２９４９９号公報）にも記載されている。さらに，甲３３（特開２００５－５８１３３号公報）には，ショウガ科植物には苦みや渋みがあると記載されており，黒ショウガもショウガ科に属する植物である（甲３４）から，黒ショウガが有する苦みや渋みはショウガ科植物の有するそれと同様であると考えられる。
そして，植物体がその含有する成分の味を有することは，経験則に照らして明らかであり，甲３の【００１０】には，苦みや渋みのマスキングのために被覆されるべき「ポリフェノール類」として茶などのツバキ科植物を始めとする多数の植物体が記載されているから，苦みや渋みを有するポリフェノール（多価フェノール）を含有する植物がポリフェノールと同様の苦みや渋みを有することを当然の前提としているといえる。したがって，ポリフェノール（多価フェノール）を含有する植物体は，ポリフェノール（多価ポリフェノール）に由来する苦みや渋みを有すると認めることができる。
ウ以上を踏まえれば，甲３発明においてナタネ油を含む油脂で被覆される植物体である茶ポリフェノール粒子を，「多価フェノール」を含有する他の植物体に置換することができるとの甲３の示唆（引用発明中の示唆）に基づいて，甲３発明に甲１又は甲２に記載されている「黒ショウガ成分を含有する粒子」を適用し，甲３発明における「茶ポリフェノール類固体粒子」を「黒ショウガ成分を含有する粒子」に置換して甲３発明の構成を本件訂正発明１と同一の構成にすることは，当業者が容易に想到し得るものであるといえる。
したがって，相違点に係る構成が容易想到であるとする本件審決の判断は正当であり，この点において誤りがあるとはいえない。
(3)本件訂正発明の効果について
ア原告は，本件明細書における「黒ショウガ成分を含有する粒子をナタネ油やパーム油で被覆すると，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノールの生体吸収性が向上する」旨の記載を検証するため，ラットを被験動物に用いて，ナタネ油やパーム油で被覆された黒ショウガ原末を経口摂取したラットの血中ポリフェノール濃度の測定実験を行った（甲２３。以下「甲２３再現実験」という。）。


甲２３再現実験では，被験物質におけるコート層の被覆量の種類を，①本件明細書においてコート層の好ましい被覆量の最大値として記載されている５０重量部と，②本件明細書においてコート層の好ましい被覆量の最大値と記載されている５０重量部と最小値と記載されている１重量部との中間値である２５重量部の二つとして，①ナタネ油２５重量部（被験物質２），②ナタネ油５０重量部（被験物質３），③パーム油２５重量部（被験物質４）及び④パーム油５０重量部（被験物質５）とした。なお，被験物質１は，油脂で被覆されていない黒ショウガ原末である（甲２１）。イ本件明細書において，溶媒に対する溶質の濃度（単位）は「ｍｇ／ｍＬ」で表されているが，当該単位についての説明がないため，当該単位の分子と分母の意味が分からない。しかし，被験動物であるラットの血中層ポリフェノール濃度を測定するに当たり，同一量の黒ショウガ原末（ポリフェノール）が経口投与されないと各被験物質によるポリフェノール吸収性増進効果を比較することはできないから，甲２３再現実験においては，「黒ショウガ原末の重さ」をもって分子（ｍｇ）とし，「被覆又は未被覆の黒ショウガ原末とコーン油の合計体積」をもって分母（ｍＬ）として，被験物質１ないし５を調製した。
したがって，被験物質１ないし５における黒ショウガ粒子の量（単位はｍｇ），コーティング液組成，黒ショウガ粒子に対する油脂の割合，黒ショウガ濃度は，下記の【表１】に記載のとおりになる。
【表１】
ウそして，再現実験の結果，被験物質２ないし５を経口摂取した各被験動物の血中ポリフェノール濃度は，被験物質１を経口摂取した被験動物のそれと比較して，被験物質投与後１，４及び８時間の各時点のいずれにおいても有意差は認められなかった（甲２３）。
すなわち，被験物質１ないし５の各被験物質を経口摂取したラットの血中ポリフェノール濃度についての「甲２３再現実験」の結果を図示すると，次のとおりである。
これによれば，被験物質が黒ショウガ原末１００重量部に対してコート剤の被覆量が２５重量部である場合における被験動物の血中ポリフェノール濃度は，当該コート剤がナタネ油であるか，パーム油であるかを問わず，黒ショウガ原末が油脂で被覆されていないもの（被験物質１）と比較して，有意差が認められないし，被験物質が黒ショウガ原末１００重量部に対してコート剤の被覆量が５０重量部である場合における被験動物の血中ポリフェノール濃度も，当該コート剤がナタネ油であるか，パーム油であるかを問わず，黒ショウガ原末が油脂で被覆されていないもの（被験物質１）と比較して，有意差が認められない。
エ仮に，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面をナタネ油やパーム油で被覆すると，当該油脂で被覆された黒ショウガ成分を含有する粒子を経口摂取した場合における黒ショウガ成分に含まれるポリフェノールの生体吸収性が高まるというのであれば，「黒ショウガ成分を含有する粒子」を被覆するナタネ油やパーム油の被覆量に比例してポリフェノールの体内吸収性も高まるはずであるから，コート剤の被覆量が本件明細書においてコート剤の好ましい被覆量の最大値として記載されている５０重量部である被験物質３や被験物質５を経口摂取したラットの血中ポリフェノール濃度は，油脂で被覆されていない被験物質１を経口摂取したラットの血中ポリフェノール濃度と比較して有意差のあるものとなるはずである。換言すれば，被験物質のコート剤の被覆量が５０重量部である場合には，当該被覆量は本件明細書においてコート剤の好ましい被覆量の最大値として記載されている被覆量であるから，当該被覆量の被験物質を経口摂取した被験動物の血中ポリフェノール濃度が，油脂で被覆されていない被験物質を経口摂取した被験動物の血中ポリフェノール濃度に対して有意差のある濃度であることが認められなければ，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面をナタネ油やパーム油で被覆すると，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノールの生体吸収性が高まるとの命題は成り立たない。しかし，前記ウのとおり，ナタネ油であるコート剤の被覆量が５０重量部の被験物質３についての血中ポリフェノール濃度が油脂で被覆されていない被験物質１についての血中ポリフェノール濃度と比較して有意差がある濃度とは認められず，同様に，パーム油であるコート剤の被覆量が５０重量部である被験物質５についての血中ポリフェノール濃度も油脂で被覆されていない被験物質１についての血中ポリフェノール濃度と比較して有意差がある濃度とは認められない。
オなお，本件審決は，甲２３再現実験においては，パーム油やナタネ油による被覆が，黒ショウガ原末の一部にとどまっていた可能性があるから，同実験は本件明細書に記載された実験の結果を否定するものとまではいえないと説示するが，この点ついても前提に誤りがある。カ以上によれば，本件訂正発明の効果が甲１ないし７に記載された発明や技術事項の効果を上回るとは認められないから，本件訂正発明の効果が「格別顕著な効果」であるとして，本件訂正発明の進歩性を肯定した本件審決の判断は誤りである。
(4)したがって，進歩性に関する本件審決の判断は取り消されるべきである。
（被告の主張）
(1)本件訂正発明の容易想到性について
そもそも，甲３発明において，茶ポリフェノール粒子を，甲１及び甲２の黒ショウガ粉末に置換する動機付けはなく，置換することが当業者にとって容易想到とはいえない。
すなわち，本件審決が認定する甲３発明の茶ポリフェノール粒子は，ポリフェノール含有量が少なくとも５３％という非常に高濃度のものであり，その実施例で用いられているようなポリフェノール含有量の高いポリフェノール製剤は，そのまま口にすることができないような風味（渋みや苦み）を有している（乙１３，１４）。
これに対し，黒ショウガに含まれるポリフェノールの量はせいぜい１％程度であり（乙５），黒ショウガにおいては，ポリフェノールに起因する苦みはさほど大きくないことが理解できる。黒ショウガの苦みがさほど大きくないことは，甲１，乙６ないし９の文献からも理解できる。ところで，甲３発明においては，まず，第１工程において，ポリフェノール類の固体粒子を，多価アルコール脂肪酸エステルを含む油脂中で微細化し，さらに，第２工程において，該微細化されたポリフェノール類を含有する油脂を多価アルコール脂肪酸エステルの存在下で水中油滴型に乳化するといった非常に煩雑な工程を必須とするものであることから，甲３を見た当業者は，通常は，ポリフェノール類由来の渋み，苦みを低減する必要性が極めて高い原料に対してでなければ，このような煩雑な操作を行おうとすることはない。特に工業的生産を行う場合には，製造効率やコストの面でこのような煩雑な操作は大きな阻害要因となることから，大きなメリットがない限り，かかる煩雑な操作を行おうとはしない。


すなわち，煩雑な工程でコストの高い処理を行う甲３発明においては，当業者は，実質的にはそのまま口にすることができないような非常に高濃度のポリフェノールを含有するポリフェノール製剤（渋みや苦みが非常に強いもの）しか対象としないのであって，このような甲３発明に，ポリフェノール含有量が数％で絶対的な苦みを有するものではない甲１及び甲２の黒ショウガ粉末を用いようとする動機付けはない（甲３で実質的に対象とされている５０％を超える高濃度のポリフェノール製剤と，甲１及び甲２のポリフェノールを１％程度しか含まない黒ショウガ粉末との渋み，苦みの差は歴然としたものであり，甲１及び甲２の黒ショウガ粉末にポリフェノールが含まれているからといって，当業者は，甲３発明においてこれを用いようとは考えない。）。
したがって，甲３発明において，茶ポリフェノール粒子を，甲１及び甲２の黒ショウガ粉末に置換すること（本件訂正発明の構成とすること）はそもそも容易想到とはいえない。
(2)本件訂正発明の効果について
原告は，甲２３再現実験を根拠に，本件明細書の効果に関する記載が客観的事実に裏付けられたものではないとして本件審決の誤りを指摘するが，本件訂正発明の効果は，本件明細書の実施例において明確に示されており，誰の目から見ても効果がある（客観的に見て効果がある）と理解できる。すなわち，本件明細書の図１には，ナタネ油又はパーム油により被覆された黒ショウガ原末（実施例１，２）を摂取することにより，被覆されていない黒ショウガ原末（比較例）を摂取した場合と比べて，ポリフェノールの体内への吸収性が格段に高められたことが示されている。また，その効果が，当業者に予測できない格別な効果であることは，甲３及びその関連特許に係る甲１０（特開２００１－３０９７６３号公報）の記載からも理解できる。他方で，原告が行った甲２３再現実験には，実験に用いた被験物質の調整に不備があるなど，実施例の方法とは異なる点が多々存在することから，同実験は，本件訂正発明の効果を否定する根拠とはならない（効果に影響する一連の操作の一つにでも不備があれば効果が示されず，適切な実験結果が得られないことは明らかである。）。
したがって，本件訂正発明の効果を否定する原告の主張は理由がない。２取消事由２（サポート要件に関する判断の誤り）について
（原告の主張）
前訴判決は，本件明細書においては，実施例１の「パーム油でコートした黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされておらず，実施例２についても同様であるから，これらの実施例によってコート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明の課題を解決できることが示されているとはいえないとの事実認定に基づき，本件発明がサポート要件に適合しないと判断した。
ところで，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の全部を僅かな量のコート剤で被覆する態様もコート剤による被覆の量が不十分である場合の一態様であることは自明であるから，たとえ前訴判決にこの態様についての記載がなかったとしても，その態様は，発明の詳細な説明に記載されている本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものとの判断がなされているといえる。
本件審決は，前訴判決の拘束力が及ぶ上記事実認定に基づかないで本件訂正発明がサポート要件に適合すると判断しているものであるから，取り消されるべきである。
なお，仮に前訴判決の拘束力が上記事実認定に及ばないとしても，本件明細書には，「黒ショウガ成分を含有する粒子」を「ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤」で被覆したことによって黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内吸収性が高まる結果をもたらすはずである当該「コート剤」の量が記載されていないから，本件訂正発明はサポート要件に適合していない。
（被告の主張）
原告は，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の全部を僅かな量のコート剤で被覆する態様は発明の詳細な説明に記載されている本件発明（本件訂正発明）の課題を解決できると認識できる範囲を超えると主張するが，前訴判決で問題とされているのは，僅かな部分を被覆した状態だけであって，大部分が被覆された場合までは問題とされておらず，ましてや，全部が被覆された場合が問題とされているわけではない。
なお，本件訂正発明においては，粒子の表面全部を被覆することが特定されているのであるから，全部被覆するための最低量は自ずと決まってくるのであり，原告が主張する僅かな量での被覆とはならない。また，このような被覆量は当業者であれば容易に決定できるものである。
したがって，サポート要件に関する原告の主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件訂正発明について
(1)本件明細書の記載事項
証拠（甲１２）によれば，おおむね次の記載が認められる。
ア技術分野
【０００１】本発明は，黒ショウガ成分を含有する組成物に関する。
イ背景技術
【０００２】黒ショウガは学名をケンプフェリア・パルビフローラ（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）といい，黒ウコンあるいはクラチャイダムの別名を有する。東南アジアに分布し，ショウガ科（Ｚｉｎｇｉｂｅｒａｃｅａｅ）ケンプフェリア（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ）属の植物の一種である。タイやラオス等の伝承医学においては健康食品として知られており，精力増進，滋養強壮等の効果があると言われている。【０００３】黒ショウガに含まれる有効成分としては，…例えば，…ポリフェノールがあり，…さらに，ポリフェノールの一種であるアントシアニンやアントシアニジンが豊富に含まれている…。
【０００４】ところで，一般に，人体にとって有用な機能成分が含まれる飲食品等の中には，腸管透過吸収が悪く，その本来の機能が十分発揮されないものも多い。…ポリフェノールを含有する素材においても，一般に摂取されたポリフェノールの生体内に取り込まれる量は極めて少ないことが知られている。…
【０００５】これらの吸収を促進するため，従来，例えば，…吸収促進剤との併用が提案され…また，…生体の腸管から容易に吸収できる程度までに低分子化する方法が示されている…。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００７】しかしながら，上記方法によっても，ポリフェノールの生体内への吸収性はいまだ十分なものとは言えなかった。また，植物由来のポリフェノールはその植物の種類によって構造や性質が大きく異なるため，他の植物由来のポリフェノールについて知られている吸収性の改善方法を，そのまま黒ショウガに転用することはできない。そして，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノールについては，どのようなものが腸管透過吸収性を効果的に助けるのかは知られていなかった。


【０００８】本発明は，黒ショウガ成分を経口で摂取した場合においても，含まれるポリフェノール類を効果的に体内に吸収することができる組成物を提供することを目的とする。
エ課題を解決するための手段
【０００９】本発明者らは，油脂を含むコート層で，上述の黒ショウガ成分含有コアの表面の一部又は全部を被覆することにより，意外にも，経口で摂取した場合においても，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性が高まることを見出し，本発明を完成するに至った。
オ発明の効果
【００１１】本発明によれば，黒ショウガ成分を経口で摂取した場合にも，特に黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性を高めると共に，摂取前の黒ショウガ成分の酸化を防止して保存安定性も高め，摂取後の胃液等による変性を防止することができる。
カ発明を実施するための形態
【００１４】本発明の組成物は，黒ショウガ成分を含有する粒子と，その表面の一部又は全部を被覆した油脂を含むコート層と，を含む。本発明の組成物は，経口で摂取した場合においても，黒ショウガ成分の体内への吸収性が高い。…
【００１５】黒ショウガ成分を含有する粒子とは，黒ショウガに由来する成分を含む粒子のことを言い，黒ショウガに由来する成分を含み，かつ粉末化，粒子化，顆粒化等されていれば，黒ショウガの加工方法について特に制限はない。例えば，黒ショウガの乾燥粉末，黒ショウガ抽出物を粉末化したもの，黒ショウガ中の成分を任意の方法で分画して粉末化したもの等が該当する。また，この粒子は固体である必要は無く，リポソームやマイクロカプセル等液体でも良い。
【００１６】上記黒ショウガの乾燥粉末としては，例えば，洗浄後，スライスした黒ショウガを天日，あるいは乾燥機を用いて乾燥後，そのままあるいは適当な形状又は大きさに裁断して得た加工品を，粉砕装置を用いて粉砕することで得ることができる。…
【００１７】上記黒ショウガ抽出物を粉末化したものとしては，例えば，黒ショウガの抽出物をそのままあるいは濃縮して，液状物，濃縮物，ペースト状で，あるいは，さらにこれらを乾燥した乾燥物の形状で用いることができる。…
【００１８】上記黒ショウガの抽出物は，黒ショウガ又はその加工物を適切な溶媒で抽出することによって得られる。抽出に使用される溶媒としては，エタノール，…等の低級アルコール，酢酸エチル，…等の低級エステル，アセトン，及びこれらと水との混合物が挙げられる。中でも，本発明の組成物はヒトが摂取することを想定しているものであることから，エタノール単独又は水との混合物（いわゆる含水エタノール），あるいは熱水を使用するのが好ましい。
【００１９】溶媒として混合物を使用する場合は，例えば，…，エタノール／水（２／８～８／２，体積比）混合物等を用いることができる。エタノール／水の場合，黒ショウガの根茎に対して，その質量の２～２０倍質量の溶媒を加え，室温又は加熱下で１０分～４８時間程度抽出するのが好ましい。
【００２０】また，黒ショウガを細切りしたものを９５～１００℃の温度で熱水抽出し，最高濃度に達した抽出液を濾過した後，噴霧乾燥する等の方法で抽出物を得ることも可能である。
【００２１】これら用いる抽出方法に特に制限はないが，安全性及び利便性の観点から，できるだけ緩やかな条件で行うことが好ましい。…抽出作業後，濾過，遠心分離等の分離操作を行い，不溶物を除去する。これに，必要に応じて希釈，濃縮操作を行うことにより，抽出液を得る。…これらの抽出物は，当業者が通常用いる精製方法により，さらに精製して使用してもよい。
【００２２】また，黒ショウガ成分を含有する粒子としては，上記の黒ショウガの乾燥粉末，黒ショウガ抽出物を粉末化したもの，黒ショウガ中の成分を任意の方法で分画して粉末化したもの等をそのまま使用しても良いし，適切な結合剤や賦形剤等を添加の上，公知の湿式，乾式等の顆粒造粒法によって顆粒に成形したものを用いても良い。
【００２４】黒ショウガ成分を含有する粒子の粒子径としては，特に制限されるものではなく，目的に応じて粉末，粒子，顆粒等を適宜選択することができる。また，黒ショウガ成分を含有する粒子の粒度としては，特に制限されるものではなく，目的に応じて粉末，粒子，顆粒等を適宜選択することができる。
【００２５】上記した黒ショウガ成分を含有する粒子を得るための黒ショウガの使用部位は樹皮，根，葉，又は枝等が使用し得る。なかでも，好ましいのは，根茎である。
【００２６】上記黒ショウガ成分を含有する粒子表面の一部又は全部を，油脂を含むコート剤にて被覆することにより，経口で摂取した場合においても，特に黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性が高まる。
【００２７】さらに，上記油脂コートを行うことにより，ポリフェノール類を含め黒ショウガ成分の酸化を防止し，製品の保存安定性を高めることができる。また，黒ショウガの成分は有機溶剤による抽出にも耐えられるほど丈夫で，胃液等への暴露によっても変性しにくいものであるが，油脂を用いてコートすることによって，より変性防止効果を得ることができる。
【００２８】油脂の具体例を以下に示すが，これらに限定するものではない。例えば，大豆，米，ナタネ，カカオ，椰子，ごま，べにばな，パーム，棉，落花生，アボガド，カポック，ケシ，ごぼう，小麦，月見草，つばき，とうもろこし，ひまわり等から得られる一般的な植物性油脂及びこれらの硬化物及び牛，乳，豚，いわし，さば，さめ，さんま，たら等から得られる動物性油脂及びこれらの硬化物等が挙げられ，これらの油脂は１種又は２種以上の混合物が使用できる。なかでも，ナタネ油及びパーム油が好ましく使用できる。
【００２９】コート剤には，リン脂質，ステロール類，ワックス類等が共存しても一向に差し支えない。コート剤の被膜性能向上のために，その他の可塑剤を用いることも望ましい。…
【００３１】また，コート剤には，賦形剤が共存しても一向に差し支えない。賦形剤の使用量に特に制限はなく，使用する油脂や芯材となる黒ショウガ成分を含有する粒子に応じて，適宜調整することができる。【００３２】コート剤による被覆は，特に限定されることなく公知の方法を適用することが可能である。例えば，油脂単独で，あるいは，…水難溶性を示す物質と油脂を混合後に，…適切な溶媒に撹拌して溶解させてコーティング液を作成し，このコーティング液を黒ショウガ成分含有コアにノズル又はアトマイザー等の公知の噴霧器により吹き付けて行うことができる。このときの溶媒として，アルコール溶液，酢酸等の酸性溶液等が例示される。使用量は，油脂あるいは水難溶性を示す物質が溶解すればよく，特に限定されないが，通常，これらの物質が５～５０重量％となるように調製したコーティング液を用いることができる。


【００３３】コート剤の被覆量は，油脂の含有量に応じて適宜調整することができ，特に制限されることはないが，黒ショウガ成分を含有する粒子１００重量部に対し，１～５０重量部とすることが好ましい。【００３５】本発明の組成物は，主に経口用として用いるが，その形態としては，飲食品，製剤等を適宜選択することができる。前記飲食品としては，前記組成物をそのまま使用してもよく，単に水（精製水等）で溶解乃至分散して用いてもよい。
【００３８】本発明の飲食品に含まれる前記組成物の含有量としては，特に制限はなく，目的に応じて適宜選択することができる。【００４２】本発明の組成物は，黒ショウガに含有される有効成分の奏する効果を利用した用途であれば，特に限定無く適用することができる。例えば，本発明の組成物を，主に経口で使用される食品，薬剤等であって，抗酸化作用，冷え症改善作用，体重増加軽減作用，内臓脂肪及び皮下脂肪重量低減作用等の効用を目的に使用することが可能である。
キ実施例
【００４４】（ポリフェノール吸収性増進効果）
被験物質の調製は以下のようにして行った。
【００４５】＜実施例１＞
パーム油でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末（黒ショウガ原末）をコーン油と混合して１５０ｍｇ／ｍＬに調製し，ボルテックスを用いて懸濁した。
【００４６】＜実施例２＞
黒ショウガ原末をナタネ油でコートした以外は，実施例１と同様にして被験物質を得た。
【００４７】＜比較例１＞
黒ショウガ原末をコーン油と混合して１５０ｍｇ／ｍＬに調製し，ボルテックスを用いて懸濁した。
【００４８】上記被験物質を用いて，下記の要領にて経口で黒ショウガを摂取した際の投与１，４，８時間後（コントロールはブランクとして投与１時間後のみ）に採血して，血中の総ポリフェノール量を測定した。その結果を図１に示す。
【００４９】（１）実験動物及び飼育方法
６週齢のＳＤ雄性ラットを用意し，５日以上の馴化期間をおいた後，実験に使用した。群分けは，試験直前にランダムに行った。馴化期間の飼料は，市販のＭＦ固形飼料を自由摂取させた。また，試験当日は試験終了まで絶食のままとした。
【００５０】（２）被験物質の投与方法
１６時間以上絶食した後，被験物質溶液を１０ｍＬ／ｋｇとなるように，ゾンデで強制経口投与した。表１に，採血時間，被験物質及びこれを投与した各群の個体数を示す。
【００５１】
【表１】
【００５２】（血清前処理方法）
Ｗａｔｅｒｓ社製の固相抽出カートリッジＨＬＢ（６０ｍｇ）にメタノール（５ｍＬ），水（５ｍＬ），０．１ｍｏＬ／Ｌ塩酸（１ｍＬ）を順次通液し，プレコンディショニングとした。つづいて，マウス血清１ｍＬに水（１ｍＬ），０．１ｍｏＬ／Ｌ塩酸（１ｍＬ）を加え混合し，前述のカートリッジへ通液し非吸着画分を廃棄した。さらに１．５ｍｏＬ／Ｌのギ酸水溶液（２ｍＬ），メタノール水溶液（５体積％）（２ｍＬ）を通液し洗浄した。その後０．１％ギ酸メタノール（３ｍＬ）を通液し，溶出した画分を１５ｍＬの遠沈管に回収した。得られた画分を，遠心エバポレーター（加熱無し）で一晩減圧濃縮して完全に乾固し，そこに水（２００μＬ）を加え超音波で溶解した。遠心分離後（１５，０００ｒｐｍ，５分），上澄を１．５ｍＬエッペンに回収し，総ポリフェノール量測定の検体とした。
【００５３】（総ポリフェノール測定方法）
各検体１００μＬを１．５ｍＬエッペンチューブに測り取り，１０％（ｗ／ｗ）炭酸ナトリウム（１００μＬ）を加えて１０分放置した。さらにＦｏｌｉｎ－Ｃｉｏｃａｌｔｅｕ試薬（１００μＬ）を加え，１時間室温で発色させた。発色したサンプルを遠心分離（１５，０００ｒｐｍ，５分）後，上清(２００μＬ)を９６－ｗｅＬＬマイクロプレートに移し，７３０ｎｍの吸光度を測定した。定量用標準には，カテキン一水和物を用いた。２５０μｇ／ｍＬの水溶液を調製し，それを適宜希釈して１２５，１００，７５，５０，２５，１２．５μｇ／ｍＬの標準溶液を調製した。これらを各検体と同様に処理し，測定結果から検量線を作成した。その結果を血清サンプルのデータに適用し，定量結果とした。
【００５４】図１から明らかなように，実施例１，２の油脂コートを行った黒ショウガ原末を摂取した群の血中ポリフェノール量は，いずれも黒ショウガ原末を摂取させたものに比べて高い値を示している。特に，ナタネ油でコートを行った実施例２は，血中にとりこまれるポリフェノール量が多く，また，それが長時間にわたり持続することが分かった。
【図１】
(2)本件訂正発明の技術的意義
上記記載によれば，本件訂正発明の技術的意義は，次のとおりであると認められる。
すなわち，黒ショウガは健康食品として知られており，その有効成分はポリフェノールであるものの，一般に飲食品等を通じて摂取されたポリフェノールは腸管透過吸収性が悪く，生体内に取り込まれる量が極めて少ないため，従来は，吸収促進剤との併用等が提案されていた（【０００２】～【０００５】）。
しかし，植物由来のポリフェノールは，植物の種類によって構造や性質が大きく異なるため，他の植物由来のポリフェノールについて知られている吸収性の改善方法を，そのまま黒ショウガに転用することはできず，また，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノールについても，どのようなものが腸管透過吸収性を効果的に助けるのかは知られていなかった（【０００７】）。本件訂正発明は，「黒ショウガ成分を経口で摂取した場合においても，含まれるポリフェノール類を効果的に体内に吸収することができる組成物を提供すること」を課題とするものであり，本件明細書には，当該課題を解決する技術手段として，油脂を含むコート層で，黒ショウガ成分含有コア（黒ショウガ成分を含有する粒子）の表面の全部を被覆することが記載されている（【０００８】，【０００９】，【００１４】）。


本件訂正発明は，この技術手段を備えることで，黒ショウガ成分を経口で摂取した場合の黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性を改善できることが，パーム油（実施例１）又はナタネ油（実施例２）で油脂コートを行った黒ショウガ原末と油脂コートを行っていない黒ショウガ原末（比較例１）をラットに摂取させた比較実験の結果により示されている（【００５４】，【図１】）。
２引用文献（甲３）の記載事項
(1)証拠（甲３）によれば，おおむね次の記載が認められる。
ア特許請求の範囲
【請求項１】ポリフェノール類を，多価アルコール脂肪酸エステルを含有する油脂中で微細化する第１工程と，第１工程で得られた該微細化されたポリフェノール類を含有する油脂を，多価アルコール脂肪酸エステルの存在下で水中油滴型に乳化する第２工程により得られるポリフェノール類製剤。
イ従来の技術
【０００２】ポリフェノール類は特異な生理作用により食品の生理機能付加・増強又は酸化防止剤等に利用される他，医薬品，化粧品，飼料等広範な分野での応用が期待されている。…しかしながら，ポリフェノール類は特異な苦味・渋味を有するため食品用途での利用に制限を受けること及び酸化，熱，光に対して変色しやすく不安定であるという欠点を有する。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００４】本発明の目的は，ポリフェノール類を長期間安定に保ち，且つ呈味性，生体吸収性の優れた水系分散可能なポリフェノール類製剤を提供する事にある。
エ課題を解決するための手段
【０００５】本発明者らは，前記の目的を達成するために鋭意検討を行った結果，ポリフェノール類の固体粒子を多価アルコール脂肪酸エステルを含有する油脂中で微細化する第１工程と，第１工程で得られた該微細化されたポリフェノール類を含有する油脂を多価アルコール脂肪酸エステルの存在下で水中油滴型に乳化する第２工程の処理より，ポリフェノール類特有の渋味・苦味がマスキングされ，且つ優れた安定性が付与されると同時に，従来にない優れた生体吸収性及び生体利用性を有すること，更には本発明ポリフェノール類製剤を含有する食品についても改善がされることを発見し，本発明を完成するに至った。
オ発明の実施の形態
【０００７】本発明におけるポリフェノール類は人体に摂取可能なものであれば特に限定するものではく，フラボン…等のフラボノイド類，その他の非フラボノイド類，及びこれらの誘導体，重合体等，更に前記化合物を含有する植物体及び該植物体抽出物等何れを使用しても差し支えないが，好ましくは油脂に不溶の固体で且つ物理的破砕によってレーザー回折型粒度分布測定機による平均粒径が３μｍ以下の微粒子とすることができる性質のものが良い。…
【０００８】ポリフェノール類の具体例として，カテキン，…エピガロカテキンガレート，…アントシアニン，プロアントシアニジン，…及びこれらの誘導体，重合体，立体異性体から選ばれる少なくとも１種又は２種以上の混合物が挙げられる。
【０００９】本発明におけるポリフェノール類を含有する植物体は，特に限定するものではない。即ち，光合成を行う植物はおよそポリフェノール類を含有するものであり，ポリフェノール類を抽出し得るもの，且つ該抽出物が人体に摂取可能なものであれば良い。植物の具体例を以下に示すがこれらに限定するものではない。
【００１０】植物の具体例として，茶等のツバキ科植物，ブドウ等のブドウ科植物，コーヒー等のアカネ科植物，カカオ等のアオギリ科植物，ソバ等のタデ科植物，グーズベリー，…等のユキノシタ科植物，ブルーベリー，…等のツツジ科植物，赤米，…等のイネ科植物，マルベリー等のクワ科植物，エルダーベリー，…等のスイカズラ科植物，プラム，…等のバラ科植物，エンジュ，…等のマメ科植物，紫ヤマイモ等のヤマイモ科植物，カキ等のカキ科植物，ヨモギ，…等のキク科植物，バナナ等のバショウ科植物，ヤマカワラムラサキイモ等のヒルガオ科植物，ローゼル等のアオイ科植物，赤シソ等のシソ科植物，赤キャベツ等のアブラナ科植物等が挙げられ，これらの植物に応じて果実，果皮，花，葉，茎，樹皮，根，塊根，種子，種皮，等の部位が任意に選ばれる。また，該植物体から得られる抽出物の形態としては，固体であり，好ましくは油脂に不溶で且つ物理的破砕によってレーザー回折型粒度分布測定機による平均粒径が３μｍ以下の微粒子とすることができる性質を有するものが良い。
【００１２】本発明のポリフェノール類の含有量は特に限定するものではないが，該微細化物中１～７０重量％である事が好ましく，より好ましくは５～５０重量％であり，更に好ましくは１０～４０重量％である。ポリフェノール類の含有量が１重量％より少ない場合は，主剤であるポリフェノール類が微量となりポリフェノール類製剤としての用をなさない。また，ポリフェノール類の含有量が７０重量％より多い場合には，該微細化物の構造粘度が極度に高まり流動性を失ってしまうために後の加工特性を著しく狭める事となる。
【００１５】本発明第１工程に用いる油脂は特に限定するものではないが，常温で液体状態である油脂を用いると，本発明ポリフェノール類製剤の水系分散状態において，固／液分散を維持できず液／液乳化状態となり安定性が低下するため，好ましくは常温で固体を形成するものが良く，通常融点が３０℃以上のものを用いる。ポリフェノール類の渋味・苦味のマスキング効果及び本発明ポリフェノール類製剤の水系分散時における物理的応力に対する安定性の面から，より好ましくは融点が３５℃以上，更に好ましくは融点が４０℃以上，最も好ましくは融点が５０℃以上が良い。油脂の具体例を以下に示すがこれらに限定するものではない。油脂の具体例として，…菜種，…パーム，…とうもろこし，…等から得られる一般的な植物性油脂及びこれらの硬化物…等が挙げられ，これらの油脂は１種または２種以上の混合物が使用できる。また，これらに本来含まれているリン脂質，ステロール類，ワックス類等が共存しても一向に差し支えない。【００１６】本発明第１工程では，微細化されたポリフェノール類固体粒子が多価アルコール脂肪酸エステルを含有する油脂中に均一に分散している状態のもの（以下，微細化物と称す）が得られ，本発明第２工程は，更に多価アルコール脂肪酸エステルを用いて該微細化物を安定に水系分散できる系を構築するものとなる。具体的には，本発明第２工程は該微細化物を該微細化物に含まれる油脂の融点以上の温度で加温することにより液状化し，多価アルコール脂肪酸エステルを用いて水系で乳化後，室温に冷却する。
カ実施例
【００２１】＜第１工程＞
実施例１＜ポリフェノール微細化物＞


菜種極度硬化油（融点６５℃）５２．５重量部及びポリグリセリン脂肪酸エステル…１２．５重量部を混合して加熱融解し，ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル５．０重量部…を混合し，湯煎にて温度を６５℃～７０℃に保ちながら，茶ポリフェノール３０重量部（サンフェノンＤＣＦ－１，太陽化学株式会社製）を加えた油性懸濁液を調製し，これをコボールミル…に掛け，レーザー回折型粒度分布測定により茶ポリフェノールの平均粒子径が１．０μｍとなったポリフェノール微細化物を得た。
【００２４】＜第２工程＞
実施例４＜ポリフェノール類製剤＞
水２００重量部を予め６５～７０℃に加温しておき，ホモミキサーで撹拌しながら，デキストリン５２．７重量部…，酸カゼイン１５重量部…，炭酸ナトリウム１重量部，グリセリン脂肪酸有機酸エステル０．６重量部…，ポリグリセリン脂肪酸エステル０．７重量部…を順次加え，完全に溶解し，引き続きホモミキサーで撹拌，６５～７０℃を保持したまま，予め加熱融解しておいた実施例１のポリフェノール微細化物３０重量部を除々に投入し乳化させ，その後噴霧乾燥にて乾燥粉末化し，水中油滴分散型油脂被覆ポリフェノール類製剤の粉末品を得た。
【００２９】試験例１＜ポリフェノール類製剤の水系分散性＞実施例４記載の本発明ポリフェノール類製剤０．５ｇを２０℃の水１００ｍＬに添加後軽く撹拌し，撹拌直後及び室温にて１日経過後の水中での分散状態を確認した。対照として以下に示す比較品１及び実施例１で用いた茶ポリフェノールをそれぞれ茶ポリフェノール含量が同量となる様に用いた。その結果を表１に示す。
＜比較品１＞菜種極度硬化油（融点６５℃）５０重量部，ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル１０重量部…を加熱溶解する。実施例１で用いた茶ポリフェノールを４０重量部添加し混合後，ノズル式噴霧装置にて２０℃に保った室内へ噴霧し，粒子径２００μｍ～５００μｍの油脂被覆ポリフェノール粒子を得た。
【００３０】
【表１】
【００３１】表１より，比較品１では，水の着色も全くないことから，水中でのポリフェノール溶出は見られず安定であることが確認できたが，全く水に分散しなかった。しかし，実施例４のポリフェノール類製剤は，比較品１と同様に茶ポリフェノールが椰子硬化油脂に被覆されているにもかかわらず，極めて良好な水分散性を示し，かつ良好な安定性を示した。【００３４】試験例３＜ポリフェノール類製剤を用いた渋味の低減効果＞実施例４及び実施例５で得られたポリフェノール類製剤の渋味の強さを２０人のパネラーを使って，渋味官能評価を行なった。官能評価試験は，実施例４及び実施例５のポリフェノール類製剤の水分散液５ｍＬを口腔内に１０秒間含んだ後，嚥下して渋味の評価を行なった。尚，実施例４の比較対照として実施例１で用いた茶ポリフェノール（比較品２）を，実施例５の比較対照として実施例２で用いたブドウ種子ポリフェノール（比較品３）をそれぞれ用いて官能評価した。その結果を表２，図２，表３及び図３に示す。数値は評価点の平均を示す。尚，渋味の評価点は次のように定めた。｛０点；渋味を全く感じない，１点；殆ど渋味を感じない，２点；やや渋味を感じる，３点；強く渋味を感じる，４点；非常に強く渋味を感じる。｝
【００３５】
【表２】
【００３６】
【表３】
【００３７】表２，図２，表３及び図３より，比較品２及び３では，０．２％の濃度で既に官能評価平均点が２点（やや渋味を感じる点数）以上であるのに対し，実施例４及び実施例５のポリフェノール類製剤をその１０倍濃度（茶ポリフェノール含有量及びブドウ種子ポリフェノール含有量として２％）で試験した場合であっても，９５％のパネラーが官能評価点を０点（渋味を全く感じない）とした。尚，実施例４及び実施例５のポリフェノール類製剤をそれぞれ水に分散せずそのまま服用した場合であっても，官能評価平均点はそれぞれ１．３５点，１．２０点であった。したがって，本発明ポリフェノール類製剤が完全に水に分散出来るにもかかわらず，渋味を感じさせない製剤であることは明らかである。
【図２】
【図３】
【００３８】試験例４＜ポリフェノール類製剤の人工消化試験＞実施例４のポリフェノール類製剤を用いて第１０改正日本薬局方，溶出試験法の試験液第１液の人工胃液及び第２液の人工腸液を用いて人工消化試験を行なった。人工消化液中に遊離したエピガロカテキンガレート含量を測定し，人工消化液中でのポリフェノール遊離率を算出した。その結果，人工胃液中では２．３％の遊離率であったのに対し，人口胃液（判決注：人工腸液の誤記であると認められる。）中では８９．８％の遊離率を示した。これはポリフェノール微細粒子の全周囲表面上に均一に被覆された油脂被覆剤層によるマイクロカプセルが，腸管に達するまで極めて安定に存在することを示すものであり，腸管に達した後ポリフェノール類を放出する性質を有することを裏付けるものである。
【００３９】試験例５＜ポリフェノール類製剤の生体吸収性及び生体利用
性＞
本発明ポリフェノール類製剤は，ポリフェノール類微細粒子の全周囲表面上に均質な油脂被覆剤層を形成したマイクロカプセル構造を有するため，安定性及び渋味マスキング効果に優れた製剤となっている。それ故，実際に生体に経口投与した場合の生体吸収性及び生体利用性について改めて確認する必要がある。生体吸収性及び生体利用性の試験は，Ｎａｋａｇａｗａらの方法…に準じて行った。即ち，健常な男性（２３～４８歳の非喫煙者）３０人を対象とし，ポリフェノール類製剤投与前１２時間は茶及び茶由来成分を含有する飲食を断ち，半数の１５人に対し実施例４の茶ポリフェノールを含有するポリフェノール類製剤を，残り半数の１５人に対しては対照品として実施例１で用いた茶ポリフェノールを，それぞれ総カテキン含量２５４ｍｇ（エピガロカテキンガレート含量８２ｍｇ）となるように経口摂取した。経口摂取直前及び摂取後１時間経過時の血液を採取し，血清を分離後血清中のエピガロカテキンガレート含量及び過酸化リン脂質含量を測定した。血清中のエピガロカテキンガレート含量を表４及び図４に，血清中の過酸化リン脂質含量を表５及び図５に示す。
【００４０】
【表４】
【００４１】
【表５】
【００４２】


表４及び図４より，実施例４の本発明ポリフェノール類製剤は，対照品と比較して同等の生体吸収性があることを確認した。更に表５及び図５より，血清中の過酸化リン脂質の減少が確認された。これは，本発明ポリフェノール類製剤が，ポリフェノール類微細粒子の全周囲表面上に均質な油脂被覆剤層を形成したマイクロカプセル構造を有するにもかかわらず，ポリフェノールの生体吸収性及び生体利用性に対し，本発明にかかるマイクロカプセルが何らの障害にもなっていないことを裏付けるものである。
【図４】
【図５】
キ発明の効果
【００４３】本発明ポリフェノール類製剤は，ポリフェノール類微細粒子の全周囲表面上に均質な油脂被覆剤層を形成したマイクロカプセル構造を有すると同時に優れた水系分散性を発揮するもので，従来にはない極めて安定でかつ渋味・苦味のない水系分散製剤を提供することを可能とするものである。更に，本発明ポリフェノール類製剤は，ポリフェノール類を食品加工から経口摂取，生体吸収及び生体に利用されるまで安定にデリバリーするシステムを構築するものであり，産業上の意義は非常に大きい。(2)以上によれば，引用文献（甲３）には，次の技術的事項が記載されているものと認められる。
すなわち，甲３には，ポリフェノール類の有する欠点として，特異な苦みや渋みを有するため食品用途での利用に制限を受けること，酸化，熱，光に対して変色しやすく不安定であることが挙げられており（【０００２】），また，ポリフェノール類の固体粒子を，多価アルコール脂肪酸エステルを含有する油脂中で微細化する第１工程と，該微細化されたポリフェノール類を含有する油脂を多価アルコール脂肪酸エステルの存在下で水中油滴型に乳化する第２工程の処理により，長期間安定に保ち，かつ呈味性，生体吸収性に優れた水系分散可能なポリフェノール類製剤が得られること（【０００４】，【０００５】，【００４３】），更に第１工程の油脂として菜種極度硬化油（融点６５℃）を用いること（【００２１】）が記載されている。また，ポリフェノール類としては，フラボノイド類，非フラボノイド類等に加え，それらを含有する植物体や植物体抽出物が使用できる旨の記載があり（【０００７】，【０００８】），茶等のツバキ科植物，ブドウ等のブドウ科植物，コーヒー等のアカネ科植物を始めとする多数の植物体が例示され（【０００９】，【００１０】），ポリフェノール類の含有量が１重量％より少ない場合は，主剤であるポリフェノール類が微量となりポリフェノール類製剤として用をなさないこと（【００１２】）が記載されている。さらに，【０００５】及び【００４３】に記載される効果を裏付けるものとして，試験例１＜ポリフェノール類製剤の水系分散性＞において，実施例４のポリフェノール類製剤が，１日経過後も変色せず，良好な安定性を示すこと（【００２９】～【００３１】），試験例３＜ポリフェノール類製剤を用いた渋味の低減効果＞において，ポリフェノール類製剤が，渋みを感じさせないこと（【００３４】～【００３７】，図２，図３），試験例４＜ポリフェノール類製剤の人工消化試験＞において，ポリフェノール類製剤が腸管に達するまで極めて安定に存在すること（【００３８】），換言すると，生体吸収及び生体に利用されるまで安定にポリフェノールをデリバリーできること，試験例５＜ポリフェノール類製剤の生体吸収性及び生体利用性＞において，油脂による被覆が生体吸収性及び生体利用性の障害になっていないこと（【００３９】～【００４２】，図４，図５）がそれぞれ記載されている。(3)他方で，引用文献（甲３）には，ポリフェノール類を含有する植物体の具体例として，「黒ショウガ」はもちろん，「ショウガ」や「ウコン」も明示されておらず，また，実施例で使用されているポリフェノールは，茶ポリフェノール（実施例１），ブドウ種子ポリフェノール（実施例２），エピガロカテキンガレート（実施例３）といった，いずれもポリフェノール含量の高い市販のポリフェノール製剤であることが認められる（各製剤のポリフェノール含量については，甲３の【００２３】のほか，乙１１の１４頁，乙１２の【００２６】参照）。
３取消事由１（進歩性に関する判断の誤り）について(1)本件審決は，①相違点に係る構成自体は推考容易である（置換可能であること自体は当業者が想起し得る）とした上で，②本件訂正発明の効果は当業者が予測し得ない格別顕著なものであるという理由で，本件訂正発明の進歩性を肯定した。しかし，仮に上記①の容易推考性が認められなければ，上記②の効果の顕著性について判断するまでもなく，そもそも本件訂正発明について進歩性が認められるべき筋合いのものということになるから，まず，上記①の点の判断，すなわち，相違点に係る構成自体は推考容易であるとの判断の是非について検討する。
(2)呈味に関する技術課題からの検討
ア本件審決は，構成が推考容易であることの理由中で，「黒ショウガにはポリフェノールが含まれ，このポリフェノールは一般的には一定程度の苦味を有する」との原告主張を前提とする限り，と説示しており，上記①の判断がかかる原告の主張を前提としていることは明らかである。したがって，本件優先日における技術常識として，原告主張の前提事実が認められるかどうか，すなわち，本件優先日において，黒ショウガがポリフェノール類特有の（ポリフェノール類に由来する）渋みや苦みを有することを当業者が認識していたといえるか否かが問題になる。イこの点，甲１（特開２００９－６７７３１号公報）には，「黒生姜根茎加工物」を含む冷え性改善用組成物が記載され，当該組成物が飲食品，医薬部外品，医薬品として経口投与されることや，黒ショウガが長期にわたり人間に摂取されてきた実績があり，風味に関して難点が少ないことが記載されているが（請求項１～７，【００１３】，【００４１】等），黒ショウガがポリフェノール類を含むことは記載されていない。甲２（特開２０１１－２３６１３３号公報）には，黒ウコンの抽出物及び／又は乾燥粉末が記載されており，黒ウコンが別名で黒ショウガと呼ばれることや，黒ウコンにはポリフェノールが含まれていることも記載されている（請求項１及び４，【０００２】，【００２４】，【００２５】等）。もっとも，乙５（報告書）によれば，黒ショウガ粉末に含まれる総ポリフェノール量は１％未満とされており（この点について原告の明確な反論はない。），また，黒ウコン（黒ショウガ）が渋みや苦みを有するとの記載は甲２には存在しない。
甲７（「食品の機能性を評価するために」ＪＦＲＬニュース第３巻第９号〔２００９年〕１～４頁）には，黒ウコンが，古くから長寿・強壮を謳う民間伝統薬として用いられてきたこと，その根茎の切口は濃い紫色で，アントシアニンなどのフラボノイド類を豊富に含むことが記載されている（４頁１～１０行目）。


ほかに本件審決が引用する，甲４（特開２００９－４６４３８号公報），甲５（特開２００９－１５１３号公報）及び甲６（高橋誠「食品素材の『ナノサイズ』カプセル化技術の開発」オレオサイエンス第８巻第４号〔２００８年〕１５１～１５７頁）には，そもそも黒ショウガに関する記載自体が存在しない（甲６には，「ウコン」「秋ウコン」に関する記述はあるが，呈味に関する問題は指摘されていない。）。
ウ甲２８ないし３１（いずれもウェブページの写し）には，「黒生姜，黒ウコンという名前を聞くこともあるかもしれませんが，それはクラチャイダムのことです。」（甲２８・１頁），「クラチャイダムにはポリフェノールがたくさん含有している」（甲２８・２頁），「黒生姜には，ポリフェノール…といった命の源となる栄養素が含まれています」（甲２９・２頁），「独特の苦味がありますので，かまずにお召し上がりください。」（甲３０・４頁），「黒ショウガの苦味と渋みがはちみつでマイルドになったかな？」（甲３１・１頁）などといった記載が存在する。また，甲３２（特開２００１－３０９７６３号公報）には，「ポリフェノール類は特異な苦味・渋味を有するため食品用途での利用に制限を受ける」（【０００２】）等の記載が，甲３３（特開２００５－５８１３３号公報）には，「ウコギ科パナックス属植物である高麗人参…ショウガ科のウコン等…ヤマイモなどの植物体の根茎は…食品原料として広く使用されている」（【０００２】）や，「根茎特有の渋みや苦味等」（【０００３】）等の記載が，甲３４（特開２０１３－１９２５１３号公報）には，「ブラックジンジャー抽出物の有する特有の匂い，苦味，渋味等の不快な呈味を，糖，糖アルコール，可食性酸類，及び人工甘味量の少なくともいずれかである化合物を配合することにより，効果的に抑える」（【０００８】）等の記載が，甲３５（特開２０１５－２９４９９号公報）には，「人体によい効果をもたらすと期待されている黒ショウガであるが，効果的に摂取できる経口摂取の上では，独特の刺激的な味や臭いから人によっては経口摂取に抵抗があった」（【０００３】）等の記載が存在する。しかしながら，甲２８ないし３１については，各ウェブページの作成日や公開日が明記されておらず，各記載が本件優先日より前からウェブサイト上で公開されていたこと，すなわち，各記載内容が本件優先日より前から公知であったことを裏付ける的確な証拠がないから，本件優先日当時の技術常識を示すものとは認められない（もっとも，甲３１については，「２０１０年」や「２０１１年」に関する記述があることから，本件優先日より前の平成２２年や平成２３年には公開されていたとみる余地はあるが，その証拠価値が乏しいものであることについては，後記のとおりである。）。また，甲３４の公開日は平成２５年９月３０日，甲３５の公開日は平成２７年２月１６日であり，いずれも本件優先日より後に公開されたものであるから，これらの証拠も本件優先日当時の技術常識を示すものとは認められない。
エ以上からすると，本件優先日当時，黒ショウガにポリフェノールが含まれること（甲２）や，ポリフェノールそれ自体は特異な苦みや渋みを有する物質であること（甲３２）は公知であり，また，植物体の根茎が根茎特有の渋みや苦みを有すること（甲３３）も公知であって，ウコンと同様に，植物体の根茎の一つである黒ショウガも根茎特有の渋みや苦みを有することは当業者が認識していたと認められる（なお，甲３０，３１，３４，３５等が示す黒ショウガの苦みや渋みも，甲３３と同様に根茎特有のそれを示していると認められる。したがって，これらの証拠は，仮に参酌するとしても，技術常識として黒ショウガがポリフェノール類特有の渋みや苦みを有するということまで認められることの根拠にはならない。）。しかしながら，他方で，前記のとおり，黒ショウガに含まれるポリフェノールの量は１％にも満たないとされていることや（乙５），黒ショウガが長期にわたり人間に摂取され，風味に関して難点が少ないと評価されていたこと（甲１）からすると，黒ショウガが，甲３及び甲３２に示されるような食品用途での利用に制限を受けるほどの量でポリフェノール類を含んでいるとは認められず，そうだとすれば，本件優先日当時，当業者が，黒ショウガに関し，ポリフェノール類特有の（ポリフェノール類に由来する）特異な苦みや渋みを有するものとまで認識していたとは認められない。そして，このことは，甲３において，ポリフェノール類を含有する植物体として黒ショウガはもちろん，ショウガやウコンすら例示されていないことや，実施例１及び２において，市販のポリフェノール製剤の原料となっているのは，いずれも黒ショウガ（１％未満）と比べてポリフェノール含有量が格段に高い，茶やブドウ種子である（乙２８及び２９によれば，茶のポリフェノール含有量は１０～１８％程度，ブドウ種子のポリフェノール含有量は５％程度であると認められる。）ことからも裏付けられる。オ以上によれば，本件優先日当時，黒ショウガが，甲３発明の技術課題にあるようなポリフェノール類特有の（ポリフェノール類に由来する）渋みや苦みを有する植物体に該当すると当業者に認識されていたとは認められないから，この点をもって技術課題が共通であるとか，引用発明中の示唆があるということはできない。
(3)呈味以外の技術課題からの検討
次に，甲３には，呈味以外の技術課題（安定性，生体吸収性）に関する記載もあることから，この点について検討する。
ア安定性に関する技術課題に関し
甲３には，従来技術が有する課題として，「ポリフェノール類は…酸化，熱，光に対して変色しやすく不安定であるという欠点を有する」こと（【０００２】）が記載されている。
ところで，前記のとおり，黒ショウガはポリフェノールを含むものであるが，その含有量は１％に満たないものである。そして，黒ショウガに関する本件優先日前の刊行物である甲１，甲２及び甲７を参照しても，黒ショウガに含まれるポリフェノールが，酸化，熱，光に対して変色しやすく不安定であることや，腸管に達するまで安定にデリバリーできない等の技術課題を有していることは記載されていない。
そうすると，黒ショウガに含まれるポリフェノールについて，甲３に記載された安定性に係る技術課題が認識されていたとは認められない。
イ生体吸収性に関する技術課題に関し


甲３には，「発明の目的は，…生体吸収性の優れた水系分散可能なポリフェノール類製剤を提供する」こと（【０００４】），「従来にない優れた生体吸収性及び生体利用性を有すること，更には本発明ポリフェノール類製剤を含有する食品についても改善がされることを発見し，本発明を完成するに至った」こと（【０００５】）が記載されている。しかしながら，試験例５（ポリフェノール類製剤の生体吸収性及び生体利用性）が示す実験結果は，経口摂取直前及び摂取後１時間経過時の血清中のエピガロカテキンガレート含量の比較結果から，ポリフェノール類製剤が，対照品（茶ポリフェノール）と比較して同等の生体吸収性を有するというものであり（【００３９】～【００４２】，図４，図５），上記各記載は，甲３に記載される技術的手段，すなわちナタネ油を含むコート剤の被覆により，当該コート剤の被覆がない場合と比べて，生体吸収性を向上させることを意図したものではない。
したがって，甲３に記載される技術的手段（ナタネ油を含むコート剤の被覆）により，本件明細書に記載されるようなポリフェノール類が効果的に体内に吸収できるという効果を奏することが，甲３に記載されているとは認められない。
(4)以上のとおり，本件優先日当時，黒ショウガが，ポリフェノール類特有の渋みや苦みを有し，食品用途での利用に制限を受けるような植物体に該当すると認識されていたとの前提自体が採用できず（したがって，かかる前提に基づく原告の主張も採用できない。），また，黒ショウガに含まれるポリフェノールについて安定性に係る技術課題が存在したとも認められない。さらに，甲３には，ナタネ油を含むコート剤の被覆という技術的手段により，当該コート剤の被覆がない場合と比較して，ポリフェノール類を効果的に体内に吸収できるという効果を奏することも記載されていない。加えて，前記のとおり，黒ショウガに含まれるポリフェノールの量は１％未満であるから，黒ショウガを甲３発明に適用すると，油脂や多価アルコール脂肪酸エステル等が配合される結果，ポリフェノール類製剤に含まれるポリフェノール類は微量となり，甲３発明にいうポリフェノール類製剤としての用をなさない可能性も考えられる（甲３【００１２】参照）。そうすると，甲３発明の「茶ポリフェノール粒子」に代えて，甲２に記載された「黒ショウガ粉末を含有するキサンチンオキシダーゼ阻害剤であって，フラボノイドを有効成分とし，当該有効成分を経口摂取するもの」や，甲１に記載された「冷え性改善用の黒ショウガの根茎加工物，抽出物，黒ショウガ搾汁液及び／または黒ショウガ搾汁液の抽出物の乾燥粉末」を適用する動機付けがあるとはいえず，本件訂正発明１の構成を，甲３発明及び甲１ないし７に記載された技術的事項並びに本件優先日の技術常識に基づき，当業者が容易に想到し得たということはできない（本件訂正発明１の発明特定事項の全てを含む本件訂正発明２についても同様である。）。したがって，本件訂正発明は，甲３発明との対比の観点からは，そもそも効果の顕著性について検討するまでもなく進歩性が認められるべき筋合いのものであったといえる。
(5)以上によれば，本件訂正発明について，甲３発明との相違点に係る構成自体は推考容易であるとした上で，顕著な効果が認められることを理由に進歩性を認めた本件審決の判断は，その論理構成に誤りがあるものの，結論においては誤りがないというべきであるから，その余の点（効果の点）について検討するまでもなく，原告主張の取消事由１は理由がない。４取消事由２（サポート要件に関する判断の誤り）について原告は，①前訴判決は，コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明の課題を解決できることが示されているとはいえないとして，本件発明がサポート要件に適合しないと判断しているところ，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の全部を僅かな量のコート剤で被覆する態様もコート剤による被覆の量が不十分である場合の一態様であることは自明であるから，たとえ前訴判決にこの態様についての記載がなかったとしても，サポート要件違反を認めた前訴判決の拘束力が及ぶ，②仮に前訴判決の拘束力が及ばないとしても，本件明細書には，「黒ショウガ成分を含有する粒子」を「ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤」で被覆したことによって黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内吸収性が高まる結果をもたらすはずである当該「コート剤」の量が記載されていないから，本件訂正発明はサポート要件に適合していない，などと主張する。
しかしながら，上記①の点について，黒ショウガ成分を含有する粒子が，その表面の全部についてコート剤で被覆されている場合は，表面の一部がコート剤で被覆されている場合と異なり，相当程度の被覆量でコート剤が用いられることは当業者が理解するところである（例えば，乙３５の別紙１，２で示される油脂でコーティングされた健康食品では，全体量の１７～２２％，別紙８の健康食品では７～１３％で油脂が用いられている。）から，そもそも，表面の全部をコート剤で被覆する態様は，コート剤の被覆の量や程度が不十分である場合には該当しない。したがって，「表面の全部を僅かな量のコート剤で被覆する態様」なるものを想定して，本件訂正発明にも前訴判決の拘束力が及ぶとする原告の主張は，その前提自体が失当である。
上記②の点についても，表面の全部がコート剤で被覆された黒ショウガ粒子が，本件発明（本件訂正発明）の課題を解決できることは，実施例１及び２，比較例１の結果から明らかであるといえる。


平成３１年４月１８日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００６８号損害賠償請求控訴事件・同年（ネ）第１００８４号同附帯控訴事件（原審東京地方裁判所平成２８年（ワ）第１５８１２号）
口頭弁論終結日平成３１年３月５日
判                決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主                文
１本件控訴を棄却する。
２(1)本件附帯控訴に基づき，原判決のうち被控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)上記(1)の取消部分に係る控訴人の請求を棄却する。３訴訟費用は，第１，２審を通じて，これを５０分し，その４９を控訴人の負担とし，その余を被控訴人の負担とする。
４この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴の趣旨
原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
被控訴人は，控訴人に対し，５１７万円及びこれに対する平成２８年９月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２附帯控訴の趣旨
主文第２項と同旨
第２事案の概要
１本件は，インターネットショッピングサイトを通じて米国法人の製造する医薬部外品を日本の消費者に販売していたが，同サイトを運営する会社から，その出品アカウントの利用を停止された控訴人が，同商品の日本における独占的な販売代理店であり，そのホームページに原判決別紙本件記載内容目録記載の記事を掲載した被控訴人に対し，①上記掲載行為は，不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１５号の不正競争行為又は名誉，信用を毀損する民法７０９条の不法行為に該当するとして，不競法４条，民法７１０条又は民法７０９条，７１０条に基づき，損害金５５０万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後の日である平成２８年９月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，②控訴人が上記の出品アカウントの利用を停止されたのは，被控訴人が，ホームページに原判決別紙本件記載内容目録記載の記事を掲載し，また，上記米国法人に働きかけ，同米国法人において上記サイト運営会社に対して控訴人の同サイトへの出品停止を求めたからであるとして，上記出品アカウントの利用が停止されたことの損害の賠償として，不競法４条又は民法７０９条に基づき，平成２７年１２月７日から平成２８年４月２２日までの逸失利益である７３３万５２２０円及び同月２３日から同年１０月２０日までの逸失利益である１日当たり３万５７８２円並びに上記７３３万５２２０円に対する平成２８年９月９日（訴状送達の日の翌日）から，上記の１日当たり３万５７８２円の損害金に対する同各日から，それぞれ，支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，さらに，③被控訴人が，上記米国法人に働きかけ，同米国法人において上記サイト運営会社に対して控訴人の同サイトへの出品停止を求めたことにより，控訴人の名誉，信用が毀損されたとして，上記①の請求の予備的請求として，民法７０９条，７１０条に基づき，上記①と同額の損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は，控訴人の請求を，上記①の請求のうち３３万円及びこれに対する年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その余を棄却したところ，控訴人は，上記①の請求のうちの敗訴部分について不服があるとして控訴を提起し（上記②及び③についての判断に対しては不服を申し立てていない。），被控訴人は，敗訴部分について不服があるとして附帯控訴を提起した。２前提事実（争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実），争点及び争点に対する当事者の主張は，次のとおり補正し，後記３，４のとおり，本件控訴及び本件附帯控訴についての当審における当事者の主張を加え，原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と改めるほかは，原判決の事実及び理由欄の「第２事案の概要」２，３及び「第３    争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから，これを引用する（枝番のある書証については，特に断らない限り枝番を含むものとする。）。
（原判決の補正）
(1)原判決４頁２２行目冒頭から２３行目末尾までを削る。(2)原判決４頁２４行目冒頭から２４行目末尾までを「(3)損害の発生及び損害額（争点３）」に改め，２５行目冒頭から５頁１行目末尾までを削る。(3)原判決１３頁１５行目冒頭から１６頁１２行目末尾までを削る。(4)原判決１６頁１３行目冒頭から１３行目末尾までを「４   争点３（損害の発生及び損害額）について」に改める。
(5)原判決１６頁１５行目冒頭から１７頁２行目末尾までを削る。(6)原判決１７頁３行目の「(2)」を「(1)」に改め，４行目の「又は本件販売停止要求」を削る。
(7)原判決１７頁８行目の「また，」から１０行目の「生じており，」までを削り，１１行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。「そして，本件掲載行為によって生じた損害は，合法的に模造品を扱っている業者について，被控訴人が過失からこれを違法行為として摘示してしまったという軽微なものではない。被控訴人は，競合他社に対して，確たる根拠もないにもかかわらず，その取り扱う商品を模造品とし，その販売行為を違法とし，その会社組織について，実体のない架空のもので複数の名義を使い分ける悪質な業者であると断定したのであって，これによって控訴人に生じた無形損害は甚大であり，金銭的に評価して５００万円を下回ることはない。」
(8)１７頁１２行目冒頭の「(3)」を「(2)」に改め，１３行目の「７３万３５２２円」を「５０万円」に改め，１４行目冒頭から１９行目末尾までを削る。
３本件控訴についての当審における当事者の主張
(1)本件各記載が控訴人に関するものであるかどうかについて
〔控訴人の主張〕
ア本件記載２及び３について