⑴支出負担行為は，法令又は予算の定めるところに従い，これをしなければならず（法２３２条の３），また，予算を定めることは議会の議決事項とされているところ（法９６条１項２号），その趣旨は，地方公共団体の財政負担となる歳出及び債務負担行為を住民の代表機関である議会の統制の下に置くことで，長等の執行機関による地方公共団体の行政活動を統制する点にあるものと解される。

上記趣旨に加え，前述のとおり，専決処分の制度は，例外的に，議会の権限事項につき長に決定権限を与えるものにすぎないことに照らせば，予算に関する議会と長との権限の調整を図った上記法の趣旨を全うする必要上，違法な本件専決処分に基づいてなされた本件贈与契約も違法となると解すべきである。
⑵アもっとも，本件専決処分は，ａ市補助金等交付規則３条に基づく補助金交付申請に対する，同規則５条に基づく交付決定として，具体的権利を発生させる処分である（乙１０，１１）ところ，前記のとおり，議長を入れれば，賛成・反対の議員が同数という極限状態にあった帰結として形式的な要件を満たしたものである上，その内容においても，各議員ともＸ鉄道の運賃値下げを実現することには賛成であり，それを実現する方法として補助金の交付が相当かという点で議員間に考えの違いがあり，賛否が分かれていたにすぎず（甲５７），他の自治体がいずれも本件値下げ合意に基づき補助金を支出していることに照らし，将来的にはａ市や同市市民の一層の利益につながると期待しうるものであったことがうかがえる。そうすると，本件専決処分は，前記のとおり，手続的な見地からすると，要件を欠いた違法なものであるものの，その実質に照らすと直ちに無効とまではいい難く，したがって本件贈与契約も直ちに法２３２条の３に違反する行為であるとはいえない。そして，法令等に違反する行為の効力について，法２条１７項によれば，法令違反の行為は無効とするとされているものの，軽微な法令違反をも全て無効とするのは不当な結果となりかねないことや，法には個別の無効を定める規定があること（例えば法２３８条の３第２項等）からすると，同項の趣旨は，法令に違反してされた地方公共団体の行為が無効となる場合があることを注意的に規定したにすぎず，違法な行為の効力も，当然に無効となるものではなく，具体的な法令等の趣旨，目的，違反行為の性質や相手方の取引の安全を考慮して判断すべきものである。

イそこで検討するに，専決処分は，地方公共団体内部における権限の分配や手続の問題であって，実際上も，一般的に，取引の相手方からはその適否についてまで容易に認識することができないことからして，取引の相手方を保護すべき必要性が優先する場合があるというべきであり，違法な専決処分に基づく契約が私法上当然に無効になると解すべきではない。ウ前記前提事実及び認定事実によれば，本件贈与契約に先立ち，本件値下げ合意がされ，ａ市以外の自治体は特に問題もなく補助金を交付し，これを受けてＸ鉄道は運賃値下げを実施したこと，本件９月議会が議決に至らずに閉会したことにより専決処分をなす形式的要件は存すること，ａ市は，Ｘ鉄道に対し，補助金につき交付決定をした旨の通知を送付し，特段本件専決処分の適法性を疑わせるような事情を何ら付記していないこと等の事情が認められ，その他，原告ら主張の点を踏まえても，Ｘ鉄道に本件専決処分が違法であることを知りながらあえて贈与契約を締結したことをうかがわせるに足りる事情があるとは認められないことを合わせて考慮すれば，Ｘ鉄道は本件専決処分により本件贈与契約が適法に締結されたものと信じ，そう信じるにつき正当な理由があるというべきである。エそして，適法な専決処分を前提として本件贈与契約を締結するに至ったＸ鉄道の利益に配慮する必要がある一方で，Ａ元市長がその責任を免れない以上，本件贈与契約を私法上無効としなければ，専決処分に係る法の趣旨を没却する結果になるとは認められないことにかんがみれば，本件贈与契約が私法上無効とまではいえない。
オなお，仮に本件専決処分及びこれに基づく契約が無効となると解するとしても，上記のとおり，専決処分においては，取引の相手方を保護する必要がある場合があり，本件においてもその必要性が認められること，一定の範囲で費目の流用や予備費の使用も許される場合があり，このような範囲では，長は別途予算措置を講ずることなく補助金の交付に係る贈与契約

を締結しうることからして，それは絶対的無効ではなく，Ａ元市長は，その権限を超えて代表行為を行ったことから市に効果が帰属しない状態であるにすぎず，Ｘ鉄道が本件贈与契約は適法な契約であると信じたことには正当な理由があったものと認められるため，民法１１０条類推適用により，本件贈与契約の効果は市に帰属するというべきである。⑶以上によれば，本件贈与契約は，違法ではあるものの，私法上無効とはいえず，Ｘ鉄道が，法律上の原因なく補助金を利得したとは認められないので，Ｘ鉄道は，不当利得返還義務を負わない。
５請求の趣旨１のうち払込手数料に係る訴えについて原告らは，ａ市が補助金を支出する際に生じた手数料の支払を求めるが，具体的金額やその算定方法は明示されていない。
法２４２条の２第１項４号に基づく訴訟においては，損害賠償等の請求を命ずる判決が確定した場合，普通地方公共団体の長は，当該判決が確定した日から６０日以内という短期間のうちに，当該請求に係る損害賠償の支払を請求しなければならないことからすると（法２４２条の３第１項），短期間のうちに支払を請求できる程度に請求の内容が特定されている必要があるというべきところ，金額等を定めないまま抽象的に払込手数料相当額の支払を求める訴えは，請求が不特定といわざるを得ず，不適法として却下を免れない。
６結論
以上によれば，ａ市は，Ａ元市長に対して，不法行為に基づく２３６３万２０００円の損害賠償請求権を有していることが認められ，原告らが選択的に主張する債務不履行に基づく損害賠償責任について判断するまでもなく，被告はその行使を違法に怠っているというべきであり，Ｘ鉄道に対しては，本件贈与契約が有効である以上，利得につき法律上の原因がないとは認められないため，請求権を有しているとは認められない。
したがって，請求の趣旨１のうち，２３６３万２０００円の支払を求める部

分については理由があるからこれを認容し，請求の趣旨１のうち払込手数料に係る訴えについては不適法であるから却下し，その余の請求については理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
千葉地方裁判所民事第３部


平成２３年９月２８日判決言渡
平成２２年(行ケ)第１０３７９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年８月９日
判                決
原            告      日本電動式遊技機特許株式会社訴訟代理人弁護士      川      下              清同                    今      田      晋      一同                    梁              沙      織同                    小      林      悠      紀同                    高      橋      幸      平同                    古      賀      健      介同                    中      村      昭      喜同                    笹      山      将      弘同                    池      垣      彰      彦訴訟代理人弁理士      梁      瀬      右      司同                    振      角      正      一被            告      株式会   社三共訴訟代理人弁護士      谷      口      由      記訴訟代理人弁理士      深      見      久      郎同                    森      田      俊      雄同                    塚      本              豊同                    中      田      雅      彦同                    白      井      宏      紀
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２００９－８００１４３号事件について平成２２年１０月２９日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１８年９月１５日，名称を「スロットマシン」とする発明につき特許出願をし（特願２００６－２５１２８０号），平成１９年１２月２１日，設定登録を受けた（特許第４０５８０８４号。以下「本件特許」という。甲１７）。なお，本件特許出願は，平成５年５月２８日にした特許出願を数次にわたってした分割出願である。
原告は，平成２１年７月１日，本件特許の請求項１につき無効審判請求（無効２００９－８００１４３号事件）をした。特許庁は，平成２２年１０月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は同年１１月９日原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件特許に係る特許請求の範囲（請求項１）の記載は，次のとおりである（以下「本件特許発明」という。）。
「【請求項１】
遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１ゲ
ームが終了するスロットマシンであって，
前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに，前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と，前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定す
る判定手段と，
該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット
手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段と
を含み，
前記遊技制御手段は，前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し，当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲー
ムに持越し，
前記判定手段は，既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには，前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず，また，前記通常ゲームにおいては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，前記ビッグボーナス中においては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定せず，前記複数の可変表示部の識別情報の配列は，前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲ
ーム識別情報が存在する配列構成となっており，
前記可変表示制御手段は，
再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする，スロットマシン。」
３審決の理由


(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，審決は，①本件特許発明は，特開平０２－２３２０８４号公報記載の発明（甲１，以下「甲１発明」という。）との相違点３及び相違点５に係る構成について，甲２ないし甲９，甲１１ないし甲１５に記載された技術事項，甲２０及び甲２１に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に想到できたものとすることはできず，本件特許発明の本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものでないから，本件特許発明を無効にすることはできない（なお，審決は，本件特許発明の相違点１，２，４，６ないし８に係る構成は，容易に想到することができるとした。），②本件特許発明は，同一出願人（被告）によって，同日に出願された特許第４０６０３４０号（以下「特許第４０６０３４０号発明」という）とは，同一の発明ではなく，本件特許は，特許法３９条２項の規定に違反してされたものではないか
ら，本件特許発明を無効とすることはできない，
と判断した。
(2)上記①の判断に際し，審決が認定した甲１発明の内容並びに本件特許発明と甲１発明との一致点及び相違点１ないし８は，以下のとおりである。
ア甲１発明の内容
「遊技者が１～３個のメダルを投入して，スタートレバー２６を操作すると本体１０内で３個のリールが一斉に回転し，リールごとに設けられたストップボタン２５を押すと，対応するリールが停止されるスロットマシンであって，全てのリールを停止させた結果，窓２１から観察されるシンボルマークＳの組み合わせには，１５枚のメダル配当後にボーナスゲームができる大ヒットと，２～５枚のメダル配当が行われる小ヒットとを少なくとも含み，前記３個のリールは，投入されたメダルの枚数によって有効化される入賞判定ラ
イン１，２Ａ，２Ｂ，３Ａ，３Ｂが設定され，
１ゲーム終了時の前記３個のリールの前記入賞判定ライン上の停止結果が前記大ヒットの表示態様となったときに，メダル配当後にボーナスに移行させ，１ゲーム終了時の前記３個のリールの前記入賞判定ライン上の停止結果が小ヒットの表示態
様となったときに，小役入賞を発生させ，
前記大ヒットと前記小ヒットとを含む複数種類のヒット別に，入賞しているか否かを前記複数種類のヒット別に予め定めた入賞発生の確率を決定する入賞確率テーブルを有し，スタートレバー操作後の所定のタイミング信号により，その時点で乱数値ＲＡＭ８０に設定された乱数値をそのゲームの乱数値として決定し，該決定された乱数値は前記入賞確率テーブルと照合され，前記決定された乱数値が入賞に該当するものであると，入賞の種類に応じたヒットリクエストが発生し，ヒットリクエストが発生すると，種類別にヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが「＋１」され，ＲＡＭ上にストアされ，前記ストップボタン２５が押されると，前記ストップボタン２５が操作された時点での前記入賞判定ライン１上のシンボルナンバーに基づき，シンボルマーク４コマ分の範囲でシンボルマークのチェックを行い，この範囲内にヒットを構成するシンボルマークがあるときには，それが窓に現れるようにモータに供給する駆動パルスの数を決めてリールを停止させる制御を各リールごとに行い，ヒットリクエストが発生されたにもかかわらず入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行されるスロットマシン。」
イ一致点
「遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１
ゲームが終了するスロットマシンであって，
前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入
賞を発生させる遊技制御手段と，
前記ビッグボーナス役と前記小役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段と，該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット
手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段と，を有するスロットマシン。」の点。
ウ相違点１
本件特許発明においては，遊技制御手段が通常ゲーム終了時の複数の可変表示部の当りライン上の停止結果が複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させるのに対して，甲１発明では，そのような構成でない点。
エ相違点２
複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段に関して，本件特許発明においては，その複数種類の役に再ゲーム役を含むものであるが，甲１発明においては，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段を有するものの，再ゲーム役が存在しないため，複数種類の役に再ゲーム役が含まれていない点。
オ相違点３
「再ゲーム」に関して，判定手段は，本件特許発明においては，通常ゲームにおいては再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，ビッグボーナス中においては再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないのに対して，甲１発明には，再ゲーム役が存在せず，上記のような判定を行わない点。
カ相違点４
「再ゲーム」に関して，本件特許発明においては，停止可能範囲内に必ず再ゲーム識別情報が存在するように複数の可変表示部の識別情報の配列が構成されているのに対して，甲１発明には，再ゲーム役が存在しないため，上記のような識別情報の配列となっていない点。
キ相違点５


「再ゲーム」に関して，本件特許発明においては，再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，停止操作手段が操作されたときに可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，セット手段によりセットされたビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行っているのに対して，甲１発明には，再ゲーム役が存在しないため，上記の制御を行なっていない点。
ク相違点６
本件特許発明においては，遊技制御手段は，複数の可変表示部の有効な当りライン上の停止結果がセット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し，当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲームに持越すように，当選フラグの種類に応じた持ち越し制御を行っているのに対して，甲１発明では，ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越されることは記載されているものの，例えば本件特許発明のビッグボーナス当選フラグに相当する大ヒットリクエストは「持越す」が，本件特許発明の小役当選フラグに相当する小ヒットリクエストは「持越さない」というような，ヒットリクエストの種類に応じた持ち越し制御を行っていない点。
ケ相違点７
本件特許発明において，判定手段は既にビッグボーナス当選フラグがセットされているときには，ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定しない，つまりビッグボーナスを重複して当選することのないように制御しているのに対して，甲１発明には，上記のようなビッグボーナスを重複して当選することのないように制御しているか不明な点。
コ相違点８
本件特許発明においては，ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいてセット手段が小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうのに対して，甲１発明には，上記のような停止制御を行っていない点。(3)上記②の判断に際し，審決が認定した特許第４０６０３４０号発明の内容及び本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との相違点は，以下のとおりである。
ア特許第４０６０３４０号発明の内容
「【請求項１】
遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１ゲ
ームが終了するスロットマシンであって，
前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに，前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と，前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定す
る判定手段と，
該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット
手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段と
を含み，
前記遊技制御手段は，前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し，当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲー
ムに持越し，
前記判定手段は，既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには，前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず，また，前記通常ゲームにおいては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，前記ビッグボーナス中においては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定せず，前記複数の可変表示部の識別情報の配列は，前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲ
ーム識別情報が存在する配列構成となっており，
前記可変表示制御手段は，


再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする，スロットマシン。」
イ本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との相違点「セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段」なる構成が，特許第４０６０３４０号発明には限定されているが，本件特許発明には限定されていない点
４スロットマシンに関する法的規制の概要
(1)再遊技及び内部当たりの報知に関する法的規制我が国において，スロットマシンは，法令上「回胴式遊技機」と呼ばれ，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営適正化法」という。），同施行規則，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（以下「遊技機規則」という。）の別表第５回胴式遊技機に係る技術上の規格（以下「技術上の規格」という。）等に基づいた規制がされている。技術上の規格は，平成２年８月３１日に改正（同年１０月１日施行。以下「平成２年改正」という。）がされた。平成２年改正による新しい規格に適合する回胴式遊技機（以下「４号機」という場合がある。）。再遊技及び内部当たりの報知は，この４号機規制によって，新たに認められた機能である。
(2)４号機規制の内容等
平成２年改正以前の技術上の規格においては，(1)性能に関する規格のイ(ロ)に「遊技の結果を得るための回胴の回転は，規定枚数の遊技メダルを投入した後において，回胴回転装置（中略）を作動させることにより，行われるものであること。」と規定されており，遊技メダルを投入しないで回胴回転装置を作動させることが認められていなかった。
平成２年改正によって，この規定は「遊技の結果を得るための回胴の回転は，規定枚数の遊技メダルを投入し，又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄の組合せが表示された後において，回胴回転装置を作動させることにより，行われるものであること。」と改正され，新たに備考に「(7)『再遊技』とは，一回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ（入賞に係る図柄の組合せを除く。）が表示された場合における次回の遊技で，遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいう。」と定められた。
以上のとおり，平成２年改正によって，当選ライン上に回胴上の特定の図柄の組合せが揃った場合に，新たな遊技メダルの投入なしに回胴回転装置を作動させる再遊技が認められた。本件特許発明における「再ゲーム役」と呼称する役は，上記再遊技と同一である。
第３取消事由に関する原告の主張
審決には，以下のとおり，①相違点３及び相違点５について容易想到でないとした判断の誤りがあり（取消事由１），②本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明は，同一の発明でないとした認定の誤りがある（取消事由２）。１相違点３及び相違点５に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１）
(1)相違点３に係る容易想到性判断の誤り
審決は，相違点３について，甲１２（甲４６と同一。以下同じ）の７頁３列「３つの働きＣＨＡＮＣＥ絵柄」と題する囲み記事の「リプレイ絵柄として知られる『ＣＨＡＮＣＥ』には，他にも２つの役割がある。ひとつは，ビッグボーナス時に小役ゲームからボーナスゲームに移行するときに揃う役割。もうひとつは，ボーナスゲーム中のＪＡＣマークとしての役割だ。」との記載，及び，同１１頁５列１０～１５行の「表では抽選の種類がいくつもあるように見えるけど，実際には，ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）と平常時の区別しかない。」との記載から，「甲第１２号証には，『通常ゲーム』においては『再ゲーム識別情報』による再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，『ビッグボーナス中』には『再ゲーム識別情報』が揃ったとしても再ゲーム役の当選とはしないということは記載されているが，『ビッグボーナス中』に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないとは記載されていない。また，甲１２の他の記載及び他の甲号各証から，それが示唆されているものでもない。」と判断した。
しかし，上記審決の判断は，以下のとおり，誤りである。
ア「ＣＨＡＮＣＥ」図柄の役割と意味
ビッグボーナス中に再ゲームの抽選をしないことは，甲１２の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」（甲１２の１１頁５列１２～１４行）との部分に記載されている。上記記事は，「ビッグチャンス」すなわちビッグボーナス中，「再ゲームの代わりに」，すなわち再ゲームの抽選をしないで，ボーナスゲームの抽選をするとの意味である。抽選をしないということは，当選しているか否かを判定しないことと同義である。したがって，甲１２には，ビッグボーナス中に再ゲームの当選判定をしないことが記載されている。


４号機規制により，ビッグボーナスから次回のビッグボーナスまでの間に（通常遊技中），７．３回に１回の出現率で再遊技が出現するよう設計することが義務づけられたが，ビッグボーナス中は，再ゲームの出現を義務づけられなかった。また，ビッグボーナス中には再ゲームを出現させなくてもよいということから，７種類に制限されている図柄を有効に用いる方法として考えられたのが，「１種類の図柄で一般遊技中は再遊技の図柄とし，役物作動中は役物の当たりに係わる図柄として用い」る方法であり，平成３年２月５日付日電協内規に記載されて周知されていた。したがって，本件特許出願以前，再ゲーム役を採用し，回胴上の７種類の図柄のうちの１つを，通常遊技中は再ゲームの識別情報として用い，これが揃ったときは再ゲームを出現させ，ビッグボーナス中は，再ゲームを出現させないで，当該図柄をボーナスゲーム入賞の識別情報として用いる回胴式遊技機が周知されていた（以下「周知回胴式遊技機Ａ」という。）。
以上は，４号機開発における技術常識であったから，当業者が，甲１２の６頁左下隅の「ＣＨＥＲＲＹＢＡＲ払い出し表」及び同７頁３列「３つの働き    ＣＨＡＮＣＥ絵柄」という囲み記事を見れば，「ＣＨＡＮＣＥ」図柄は，「１種類の図柄で一般遊技中は再遊技の図柄とし，役物作動中は役物の当たりに係わる図柄として用い」るものとして使用されていること，すなわち，通常遊技中は再ゲームの識別情報として，ビッグボーナス中は，「ＪＡＣＧＡＭＥ」すなわちボーナスゲーム入賞の識別情報としてそれぞれ使用されていることが理解できる。すなわち，「チェリーバー」が周知回胴式遊技機Ａであることが容易に理解できる。また，「ＲＥＰＬＡＹ」と記されているのは「ＣＨＡＮＣＥ」図柄のみであることから，「ＣＨＡＮＣＥ」図柄以外に「再ゲーム識別情報」として用いられる図柄が存在しないことも容易に理解できる。
審決においても，回胴式遊技機の制御に関し，「リールの停止制御はセットされた当選フラグに基づいて行われること」，「４コマの範囲で引き込み制御を行うこと」，「セットされた当選フラグに対応しない役を構成する図柄が停止することを防止するため，該図柄が停止表示されないように，いわゆる蹴飛ばし制御が行われること」について，本件特許出願時点で周知技術であったことを認定している。また，回胴式遊技機が「周知の『再ゲーム役』を当選判定の対象役として採用した場合，『再ゲーム役』を採用した段階で，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役の一として再ゲーム役も含めて当該判定の対象とすることは自明」であるとしている。
これらの技術は，回胴式遊技機において，回胴の停止前に抽選を行い，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役について当選判定を行っていることを前提としている。このような事前の抽選・当選判定がなければ引き込み制御や蹴飛ばし制御ができないのである。これもまた，当時の周知慣用技術であり，当業者の技術常識である。
以上の技術常識に基づいて，上記記載と「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」の記事を合わせて読めば，ビッグボーナス中に再ゲームを出現させない方法として，ビッグボーナス中は，再ゲームの抽選に代えて，すなわち，再ゲームの抽選をしないでボーナスゲームの抽選をすることによって，再ゲームを出現させないものであることが理解できる。したがって，甲１２の記事のうち審決が引用した部分だけ見ても，「チェリーバー」において，ビッグボーナス中は，再ゲームの当選判定を行っていないことが記載されていることは容易に理解できる。
イ甲１２の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」
審決が認定した回胴式遊技機における周知慣用技術は，回胴式遊技機において，回胴の停止前に抽選を行い，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役について当選判定を行っていることを前提としている。この抽選・当選判定に関しては，上記留意事項通知に，「④再ゲームの抽選データは，一般のフルーツの抽選データテーブルに含める。」と記載されている。これは，再ゲームの抽選に関するデータを「一般のフルーツ」すなわち小役のデータと同一のテーブルに格納することを義務づけたものである（回胴上の図柄において，一般に小役には果物の図柄が用いられることが多いので，小役は「フルーツ」とも呼ばれる。）。以上のとおり，回胴式遊技機における抽選・当選判定は，回胴停止までの間に行われ，その抽選データは抽選データテーブルに含まれているが，４号機において，再ゲームの抽選データは，小役の抽選データと同じ抽選データテーブルに含まれていることが周知されていた。
当業者がこのような技術常識に基づいて「判定の流れ」を見れば，「判定の流れ」には，「チェリーバー」において，判定手段が複数種類の役別に当選判定する作業の流れが記載されていること，集中役については，単独で抽選が行われること，チャート図の流れに従って，抽選データテーブルに記載されたＡ～Ｇの各抽選データを使用して判定されるものであること，各遊技状態・各段階毎に記載された「→」の右側に記載されたＡ～ＧまたはＡ～Ｅの各抽選データに基づいて「→」の順序で当選判定が行われること，Ａ～Ｇの各抽選データと各役との対応関係は，「Ａチェリー，Ｂベル，Ｃ    プラム，Ｄスイカ，Ｅ    ＣＨＡＮＣＥ，Ｆシングル，Ｇビッグ」であり，Ａ～Ｄが上記の各小役に固定して対応し，Ｅが「ＣＨＡＮＣＥ」図柄に対応する役に，Ｆが「シングルボーナス」役に，Ｇが「ビッグボーナス」役に各対応することが，容易に理解できる。


「判定の流れ」の上記記載及び甲１２の他の記事，とくに，その説明記事の中の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」（甲１２の１１頁５列１２～１４行）との記事を合わせて読めば，これが「判定の流れ」の「ビッグボーナス中の小役ゲーム残り回数」が「０以外」のときの「Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅの抽選（ビッグ中の小役の抽選）」の中の「Ｅ」についての説明であり，「Ｅ」は，「ＣＨＡＮＣＥ」図柄に対応する役についての抽選であるが，「再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする」ことが記載されていると理解できる。すなわち，ビッグボーナス中は，「Ｅ」の抽選は再ゲームではなく，ボーナスゲームの抽選であることが理解できる。以上のとおり，甲１２には，「ビッグボーナス中には，再ゲーム役が当選しているか否かを判定をしない」ことが記載されている。
審決は，上記記載を無視し，「チェリーバー」において，「複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段」が事前に当選判定を行っていないとの誤った認定をして，本件特許発明の相違点３に係る構成を容易想到であるとはいえないと判断した。以上のとおり，審決の上記判断には誤りがある。
(2)相違点５に係る容易想到性判断の誤り
審決は，本件特許発明の相違点５に係る構成を２つに分けて検討し，そのうちの「ビッグボーナス当選フラグが持ち越し中で，さらに再ゲーム当選フラグがセットされ，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグがセットされた場合」について，甲６の「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役が重複した場合は，ボーナスを優先する）。」という記載は，「スロットマシンの技術常識を踏まえて解釈すると，『ボーナス当選フラグが持ち越し中で，さらに小役当選フラグがセットされ，ボーナス当選フラグと小役当選フラグがセットされた場合は，ボーナスを優先して引き込み制御を行う』ということ」であるが，これは「ボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグが同時にセットされた場合の記載ではない」と認定して，本件特許発明の相違点５に係る構成は，甲６を適用することによって，容易に想到することはできないと判断した。
しかし，審決の認定，判断には，以下のとおり，誤りがある。ア甲６記載の技術を適用することの容易想到性について審決は，本件特許出願当時，再ゲーム役が回胴式遊技機において周知技術であったことを認め，「周知の『再ゲーム役』を当選判定の対象役として採用した場合，『再ゲーム役』を採用した段階で，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役の一として再ゲーム役も含めて当該判定の対象とすることは自明」であると認定している。
しかし，「再ゲーム役」を採用した場合に生じる事態は，これにとどまるものではない。再ゲーム役を採用した場合，再ゲーム役も含めて当該判定の対象とし，その結果，再ゲーム役に当選したときは，再ゲーム当選フラグをセットし，これに基づき，再ゲーム識別情報を引き込み制御の対象とすることは自明である。また，４号機規制において，再ゲームが７．３回に１回の割合で出現することが義務づけられているのは，ビッグボーナスに当選し，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回以降のゲームをも含めてであるから，特に特殊な制御をしない限り，当該ゲームにおいて，再ゲームに当選して再ゲーム当選フラグがセットされ，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合が生じることも当時の技術常識からして自明であった。したがって，再ゲームを採用する以上，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御の方法を決定しなければならないことも自明であった。
本件特許出願当時，ボーナス当選フラグが持ち越されて，ボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合が生じた場合の引き込み制御の技術として，甲６の技術が知られていたのであるから，再ゲーム役を採用するに際しては，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に，甲６記載の技術を適用して，どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすることは，当業者が容易に想到できたものである。
イ本件特許発明に顕著な効果がないことについて
審決は，「本件特許発明においては，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグがセットされた場合，再ゲーム当選フラグを優先することによって，ビッグボーナス発生前のゲームに再ゲームが割り込むことでビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加されることで単位時間当たりの払出しを少なくでき，遊技者の投資額も少なくでき，射倖性の適正化が図れる等の顕著な効果が認められる。」と判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
(ｱ)４号機規制の効果
前記のとおり，４号機規制によって，通常遊技中，７．３回に１回の割合で再遊技を出現させることが義務づけられた。この規制に従い，通常遊技中７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させる回胴式遊技機（以下「周知回胴式遊技機Ｂ」という場合がある。）は，周知であった。周知回胴式遊技機Ｂは，以下のとおり，通常遊技中７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させることによって，「遊技者の投資額も少なくでき，射倖性の適正化が図れる等の顕著な効果」を持つ遊技機である。換言すれば，通常遊技中，一定の割合で再ゲームを出現させることにより，「遊技者の投資額も少なくでき，射倖性の適正化が図れる等の顕著な効果」をもたらす技術は当業者に周知されていた。
再ゲーム役を採用すると，遊技者の単位時間当たりの投資額は，再ゲームによりメダル投入なしに遊技可能となったゲーム回数分だけ減少するが，再ゲームが出現しても，再ゲーム以外の入賞役等の当選確率が同じであれば，再ゲームなしの場合と同じ確率で入賞して払出しが行われるから，再ゲームの採用には，単位時間当たりの払出しを少なくする効果はない。したがって，本件特許発明における相違点５に係る構成の顕著な効果とされたもののうち，払出しの減少以外は，再ゲームを採用したことそのものによる効果であって，「ビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加されること」による効果ではない。
(ｲ)再ゲーム当選フラグ優先の効果について


審決が判断するとおり，「再ゲーム当選フラグを優先することによって，ビッグボーナス発生前のゲームに再ゲームが割り込むことでビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加される」場合があることは確かである。しかし，再ゲーム当選フラグ優先の効果であるといえるのは，ビッグボーナス当選フラグがセットされたゲームで，ビッグボーナス入賞図柄の引き込みに失敗して，ビッグボーナス当選フラグが持ち越された次回以降のゲームにおいて，再ゲームに当選して，次回に再ゲームが行われる場合のうち，当該ゲームにおいては，ビッグボーナス入賞図柄を引き込むことができるタイミングで停止操作が行われたにもかかわらず，再ゲーム当選フラグ優先によって再ゲーム図柄が引き込まれた場合だけである。その発生頻度は僅少であり，しかも遊技者の停止操作技術に大きく左右され，一般的に，数値的・確率的に論じることができない。
再ゲーム当選フラグを優先すると，ビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加される場合があり，その場合ビッグボーナスの発生が遅れる。しかし，遅れるだけで，セットされたビッグボーナス当選フラグが消去されるわけではない。ビッグボーナス当選フラグが一旦セットされた以上，ビッグボーナスは遅れても必ず発生し，払出しが行われる。したがって，単位時間当たりの払出額には影響しない。ビッグボーナス当選フラグを優先すると，再ゲームに当選しながら出現しない場合が生じる。しかし，投資額を減少させる効果の大小は，実際に出現した再ゲームの回数による。したがって，再ゲームの出現率が同じであれば，遊技者の投資額が減少する効果は，いずれの当選フラグを優先したとしても，変わりはない。逆に，ビッグボーナス当選フラグを優先しても，当該ゲーム終了後に再ゲーム当選フラグを消去せず，次回以降のゲームに持ち越す構成であれば（技術上の規格には適合しないが，技術的には可能である），再ゲームの出現率は変わらず，投資額減少効果も変わらない。また，ビッグボーナス当選フラグセット中の再ゲーム当選確率を向上させるなどの方法により，再ゲームの出現率を確保しても同じである。出現率が確保されていれば，いつ出現しても，発生時期に無関係に，その出現分だけ投資額が減少する。被告が再ゲーム当選フラグ優先の効果と主張し，審決が認めた効果は，再ゲーム当選フラグ優先の効果ではなく，再ゲーム役採用の効果である。また，仮に何らかの効果があるとしても，周知回胴式遊技機Ｂにおいて生じる顕著な効果と比較すると，「顕著な効果」とはいえない。
ウ甲１２の記載について
甲１２の１２頁２～３列右の見出しには「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」とあり，同頁最下列の「チェリーバー小役確率表」に「平常時」における「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」と記載されている。「４号機規制」においては，留意事項通知において，「１／７．３」の確率で再遊技を出現させることが義務づけられており，上記記事は，これらが，本件特許出願当時，当業者のみならず，一般にも周知されていたことを示している。以上のような当業者の当時の技術常識を前提に，甲１２の「チェリーバー小役確率表」に「平常時」における「ＣＨＡＮＣＥ」すなわち再遊技の当選確率が「１／７．３」であるとの記事と，これが「規定ギリギリに設定されてい（る）」という記事を見た場合，「チェリーバー」においては，「平常時」すなわち通常遊技時に（ビッグボーナス当選フラグがセットされている場合もそうでない場合も含めて），設計上の引き込み率を１００％とすることによって，「４号機」の技術上の規格に適合させたことが容易に理解できる。甲６に記載された「ビッグボーナス当選フラグが持ち越し中で，さらに小役当選フラグがセットされ，ビッグボーナス当選フラグと小役当選フラグがセットされた場合は，ボーナスを優先して引き込む制御を行う」技術は，当業者に知られていたから，通常遊技状態における再ゲームの引き込み率を１００％にするためには，この技術の小役当選フラグを再ゲーム当選フラグに置き換え，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされた場合に再ゲーム当選フラグを優先させ，再ゲーム識別情報を停止させる方法を容易に想到できる。したがって，相違点５は，甲１発明に，甲６と甲１２を組み合わせることによって，当業者にとって容易想到であった。
２本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との同一性の誤り（取消事由２）審決は，本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明とは，「本件特許発明では『セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段』なる構成が，特許第４０６０３４０号発明には限定されているが，本件特許発明には限定されていない」点において相違があるが，同相違点に係る構成は，①甲１８，甲１９，甲２０は，弾球遊技機つまりパチンコ遊技機に係る発明であり，特許第４０６０３４０号発明のスロットマシンの技術分野とは異なること，②甲９と甲２１は，出願人が同一であることからすれば，周知技術とはいえないとして，本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明とは同一の発明ではないと判断した。しかし，以下のとおり，スロットマシンの分野において音と光の報知は周知技術であるから，審決の上記判断は，誤りである。
(1)「音と光の報知は周知技術であること」について甲４１には，「抽選当たり表示ランプ８は，有効ライン上に前記２倍配当図柄１０が停止して抽選当たりとなったときに点滅動作を開始する」，「前記抽選当たり表示ランプ８に代えて，抽選当たり表示管３１が設けてある。この抽選当たり表示管３１は，後記する抽選動作の結果，抽選が当たったとき，その旨を文字で表示して遊技者に報知するためのものであり，この報知手段としては，表示管以外の表示手段を用いてもよく，また音声によるものを用いてもよい。」との記載があり，抽選が当たった時の報知（内部当たり報知）として，「抽選当たり表示ランプ」「文字で表示」「表示管以外の表示手段」との光による報知手段と，「音声によるもの」との音による報知手段が記載されている。また，甲４２には，「配当パネル１５内に設けられた表示ランプ１６が点灯動作してリクエスト信号の発生，すなわちボーナスゲームとなるシンボルの組み合わせが得やすいように，リール４～６が停止制御される状態になっていることを表示する。」，「リクエスト信号が発生されたことを表示するために，前記表示ランプ１６に代えて発音表示装置を使用してもよい。」との記載があり，リクエスト信号が発生した場合に，「表示ランプ」という光により報知をすることが記載され，「発音表示装置」で音により報知することが記載されている。これに，甲８，甲９及び甲２０の記載を総合すると，スロットマシンの分野において光と音によって報知することは，周知技術であるといえる。
(2)「出願人が同一であること」について


審決は，「甲第９号証及び甲第２１号証は，スロットマシンにおける内部当たり時に音と光で報知する点が記載された公知文献であるが，両者とも同じ出願人による公開公報であって」と判示し，同一出願人であることを重視する。また，甲４１も同一出願人による発明である。しかし，これらの３つの公報に記載された技術の周知性を判断するに際して，出願人が同一である点は，影響を及ぼさない。本件では，甲９，甲２１及び甲４１の出願人は「高砂電器産業株式会社」であるが，発明者や考案者は異なる。すなわち，３人の発明者・考案者らが音と光によって報知する技術に論及していることから，審決の判断は誤りである。
(3)公開日について
甲４２の公開日は昭和６１年１１月２８日，甲９の公開日は昭和６２年６月９日，甲４１の公開日は平成元年１１月６日であり，特許第４０６０３４０号の原出願日（平成５年５月２８日）と比較すると相当な期間が経過しており，この点からも，上記技術は，周知であるといえる。
(4)法的規制について
内部当たりの報知（フラグ告知）の例が少なかったのは，法的に規制されていたためである。すなわち，４号機規制に適合する機種として，特許第４０６０３４０号の出願前に発売された「チェリーバー」，「ベガスガール」には，フラグ告知ランプが搭載されている。また，４号機規制以前からフラグ告知機能が備わっていた機種（いわゆる沖縄機）も存在していた。このように，内部当たりの報知（フラグ告知）は，特許第４０６０３４０号の出願当時に周知技術であったし，実機として沖縄には多数存在した。甲４３や甲４４は，光や音を使用して，遊技者に報知している点で，特許第４０６０３４０号発明と変わりない。特許第４０６０３４０号発明とは，報知の時期が異なるにすぎず，報知の時期を変えることには技術的な困難性はない。内部当たりを光と音で報知する技術は，周知技術である。
(5)パチンコ機とパチスロ機の関係について
審決は，「スロットマシンでは，（中略）図柄の停止に際して遊技者の技術介入性を必要とする，つまり遊技者は報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えるべく努力をする」として，パチンコとスロットマシンを異なるものと扱っている。しかし，上記の点は，内部当たりの報知一般について妥当することであって，音だけでも，光だけでも，報知があれば，遊技者は同様の努力をする。内部当たりの報知として光と音で報知する技術に特有の効果ではない。光による報知がスロットマシンにおける周知技術であること，スロットマシンにおいて内部当たりを光によって報知することによって，上記の効果があることが認定されるならば，パチンコにおいて音と光による報知が周知技術であることを示す文献をもって，スロットマシンにおける周知技術と認定されるべきである。甲１８ないし甲２０はいずれも「複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置」に関する技術であるから，スロットマシンと共通する。甲２０には，産業上の利用分野について「この発明は，パチンコ遊技機やスロットマシンなどで代表される遊技機に関し，特に複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置の表示結果に基づいて所定の遊技価値を付与する遊技機」と記載されており，パチンコ機とスロットマシンとを区別することなく，スロットマシンに積極的に適用されることが記載されている。以上のとおり，甲２０をパチンコの技術であって，スロットマシンの技術ではないとした審決の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１相違点３及び相違点５に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１）に対し
(1)相違点３に係る容易想到性判断の誤りに対し
ア「ＣＨＡＮＣＥ」図柄の役割と意味


原告は，甲１２の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」との記事について，「『ビッグチャンス』すなわちビッグボーナス中，『再ゲームの代わりに』，すなわち再ゲームの抽選をしないで，ボーナスゲームの抽選をするとの意味である。」と主張する。しかし，「抽選（当選判定）」は，絵柄が揃う前に乱数を用いて行なわれるものであり，どの絵柄が揃うかは抽選結果（当選結果）次第であり，ある絵柄が揃えば，結果的にその絵柄の入賞役が抽選に当選していたことを意味する。しかし，「ＣＨＡＮＣＥ」とは絵柄であるから，「ＣＨＡＮＣＥで・・・抽選をする」という記載は，「絵柄で抽選する」という，意味不明の記載である。審決が引用した甲１２の第７頁第３列囲み記事の記載を参酌すれば，「リプレイ図柄として知られる『ＣＨＡＮＣＥ』には，他にも２つの役割がある。一つはビッグボーナス時に小役ゲームからボーナスゲームに移行するときに揃う役割。もう一つは，ボーナスゲーム中のＪＡＣマークとしての役割だ。」と記載されているので，甲１２は，「ＣＨＡＮＣＥ」を入賞役の意味としても用いているものと理解される。このような理解を前提にすると，甲１２の「ＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする」との記載は，「ＣＨＡＮＣＥ絵柄は通常ゲームでは再ゲーム役の絵柄であるが，ビッグボーナス中は，ＣＨＡＮＣＥ絵柄の役がボーナス役として機能して抽選され，それゆえ，ＣＨＡＮＣＥ絵柄が揃っても再ゲーム役が当選していたことにならず，ボーナス役が当選していたことになる」との意味に解釈するのが自然である。そのように解釈した場合でも，甲１２の記載から，「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないこと」と理解することはできない。以上のとおり，甲１２の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」との記載から，「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しない」と理解することはできない。原告は，本件特許出願以前，「周知回胴式遊技機Ａ」が周知されていたことを前提とする技術常識に基づいて，審決が引用した甲１２の記事から，ビッグボーナス中は，再ゲームの当選判定を行っていないことが記載されていることは容易に理解できる，と主張する。しかし，「周知回胴式遊技機Ａ」が周知であることを示す証拠はない。内規等の記載を考慮したとしても，甲１２に「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しない」ことが記載されているとはいえない。したがって，甲１２には，ＣＨＡＮＣＥ絵柄が通常ゲームとビッグボーナスとで役割が変化することが記載されているに留まり，審決の「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないとは記載されていない。」との判断に誤りはない。
イ甲１２の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」について原告は，甲１２の第１１頁に記載された記事について，甲１２の他の記事を合わせて読めば，ビッグボーナス中は，「Ｅ」の抽選は再ゲームではなく，ボーナスゲームの抽選であることが理解できる，と主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当である。すなわち，留意事項通知（甲３６）は，技術常識を立証する証拠として妥当を欠く。また，原告の「判定の流れ」の解釈は，「ＣＨＡＮＣＥ絵柄は通常ゲームでは再ゲーム役の絵柄であるが，ビッグボーナス中は，ＣＨＡＮＣＥ絵柄の役がボーナス役として機能して抽選され，それゆえ，ＣＨＡＮＣＥ絵柄が揃っても再ゲーム役が当選していたことにならず，ボーナス役が当選していたことになる」との解釈と変わるところがない。したがって，留意事項通知の記載から，「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しない」との技術を理解することはできない。
以上のとおり，審決の「甲第１２号証には，『通常ゲーム』においては『再ゲーム識別情報』による再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，『ビッグボーナス中』には『再ゲーム識別情報』が揃ったとしても再ゲーム役の当選とはしないということは記載されているが，『ビッグボーナス中』に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないとは記載されていない。また，甲１２の他の記載及び他の甲号各証から，それが示唆されているものでもない。」として，本件特許発明の相違点３に係る構成の容易想到性を否定した審決の判断に誤りはない。
(2)相違点５に係る容易想到性判断の誤りに対し
ア甲６記載の技術を適用することの容易想到性について原告は，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合が生じることも当時の技術常識からして自明であること，したがって，再ゲームを採用する以上，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御の方法を決定しなければならないことも自明であることから，審決の認定，判断は誤りであると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。すなわち，まず，原告が前提とする「技術常識」は，甲３４ないし３６の記載に基づくものであるが，甲３４ないし３６は日電協内部の組合員資料にすぎず，これをもって，技術常識であるとはいえない。また，「４号機規制において，再ゲームが７．３回に１回の割合で出現することが義務づけられているのは，ビッグボーナスに当選し，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回のゲームをも含めてである」との原告の主張は，甲３４ないし３６に記載がない。さらに，甲６には，「ボーナス当選フラグと小役当選フラグがセットされた場合は，ボーナスを優先して引き込み制御を行う」という程度の記載しかない。
したがって，甲６の「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役とが重複した場合は，ボーナスを優先する）。」との記載から，本件特許発明の相違点５に係る構成を容易に想到することができるとはいえないとした審決の認定，判断に誤りはない。
イ本件特許発明の顕著な効果について
(ｱ)４号機規制の効果について


本件特許発明は，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグとの双方がセットされた状態において，ビッグボーナスという大きな価値の発生を先に延ばすことの代償として再ゲームを発生させ，次回のゲームで賭数設定のための投資をする必要がないようにして遊技者の投資負担を軽減するという技術的意義がある。すなわち，本件特許発明では，再ゲームを優先させて，ビッグボーナスを後ろに控えた状態で再ゲームを発生させることに，ビッグボーナスの発生を先送りすることの代償として遊技者の投資負担を軽減する点において，「顕著な効果」がある。これに対して，「周知回胴式遊技機Ｂ」は，通常遊技中，７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させるという技術にすぎず，ビッグボーナスを先送りすることの代償として，遊技者の投資負担を軽減するとの技術的意義は存在しない。のみならず，「周知回胴式遊技機Ｂ」が周知であることを示す証拠はない。甲３４ないし３６は，内規等を記載したものであり，日電協内部の組合員向けの外部公表禁止の資料である。
なお，原告は，「審決が前提とした効果は，再ゲーム当選フラグ優先の効果ではなく，再ゲーム役採用の効果である。」とも主張する。しかし，審決が前提とした効果は，「ビッグボーナス当選フラグに加えて再ゲーム当選フラグがセットされた状態」で奏される効果であるから，ビッグボーナス当選フラグに対する再ゲーム当選フラグ優先の効果であり，原告の主張は，その主張の前提において，誤りがある。
(ｲ)再ゲーム当選フラグ優先の効果について
原告の主張に係る「周知回胴式遊技機Ｂ」記載の技術は，「通常遊技中，７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させる回胴式遊技機」にとどまる。また，いずれの証拠にも，「ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグがセットされている場合」，及び「ビッグボーナス当選フラグを優先させるものと再ゲーム当選フラグを優先させるものの２種類」についての記載はない。
ウ甲１２の記載について
原告は，本件特許発明に係る相違点５は，甲６と甲１２を組み合せることによって，当業者にとって容易想到であったと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。すなわち，原告の主張に係る甲１２の「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」という記載，及び「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」とされたチェリーバー小役確率表のいずれも，「当選フラグの優先順に関する相違点５を示唆する記載」とはいえない。また，甲１２には，再遊技の引き込み率を１００％にすることの記載は存在しない。したがって，原告が摘記した甲１２の記載を考慮したとしても，相違点５に関する上記審決の判断に誤りはない。原告の主張は，実質的には，相違点５に係る本件特許発明の構成が容易想到であるとの新たな主張をするものであって，その主張自体失当である。また，「４号機規制」が周知であったとしても，原告主張に係る技術が，当業者の技術常識であるとはいえない。
２本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との同一性の誤り（取消事由２）
に対し
(1)「音と光の報知は周知技術であること」に対しア「技術介入性」とは，複数の図柄を回転させるリールの停止結果が，遊技者の操作次第で変化し得る性質のことをいう。パチンコ遊技機の場合，リールが回転を開始した段階で既にゲームの結果（当たり／外れ）が確定しており，やがてリールの回転が停止し，事前決定されたとおりの結果が常に導出されるから，技術介入性がない。また，ラスベガスなどに設置されたカジノ系のスロットマシンでは，リールの回転を開始させるレバーがあるが，リールの回転を停止させるための停止操作ボタンが設けられておらず，パチンコ機と同じく，常に事前決定されたとおりにリールが停止するため，技術介入性がない。これに対して，技術介入性のあるスロットマシンの場合，たとえば，ビッグボーナス役が当選しているときに，回転中のリールにビッグボーナス役に対応する図柄が表示されたタイミングを見計らってリールを停止させる操作（俗に“目押し操作”と称される）に成功すれば，ビッグボーナス役の図柄が停止してビッグボーナス入賞が発生するが，タイミングを外して目押し操作に失敗すれば，ビッグボーナス役が当選していてもビッグボーナス役の図柄が停止せず，ビッグボーナス入賞が発生しない。本件特許発明のような技術介入性を有するスロットマシンは，ラスベガスなどに設置された目押し操作不要のカジノ系のスロットマシンと区別して，特に，“パチスロ”と称される。審決は，「パチンコ遊技機ではパチンコ遊技機自体が所定時間後に自動的に事前に決定された当選フラグ役に対応した図柄で停止させるのに対して，スロットマシンでは，上述したように図柄の停止に際して遊技者の技術介入性を必要とする，つまり遊技者は報知があるビッグボーナス識別情報を揃えるべく努力をする」としているが，ここにいう「パチンコ遊技機」とは上記のパチンコ遊技機のことであり，また，「技術介入性を必要とするスロットマシン」とは，本件特許発明のようなスロットマシンを意味するものであり，審決は，「技術介入性」の有無による相違について，正当な前提に立って，認定，判断をしている。
イ原告が提出した証拠（取消訴訟において提出したものを含む。）のうち，「ビッグボーナス当選報知（音・表示）」の構成を記載したものは，同一出願人による公開公報である甲９及び甲２１のみであり，他に「ビッグボーナス当選報知（音・表示）」の構成が周知であることを示すものは存在しない。以上のとおりであるから，審決が，本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との相違点に係る構成について，本件特許の出願時点で，周知技術であったとは認められず，両者は実質的に同一とはいえないとした判断に誤りはない。これに対し，原告は，光による報知との構成と音による報知との構成のそれぞれが周知技術であれば，２つの発明が実質的に同一と解すべきである旨を主張する。しかし，法的規制があったからといって，ビッグボーナス当選報知について，音による報知手段が周知であることの根拠とはならないから，原告の主張は失当である。また，原告が主張する法的規制を参照しても，「ビッグボーナス当選報知（音・表示）」の構成を記載した部分はない。
仮に，内部当たりを光報知するスロットマシンが周知であったとしても，パチンコ遊技機は技術介入性のない遊技機である以上，内部当たりを光報知するスロットマシンに，パチンコ遊技機の音と光による報知を組み入れて，内部当たりを音と光により報知するスロットマシンが周知であるとすることはできない。
(2)出願人が同一であることについて
原告は，審決が甲９及び甲２１が，両者とも同じ出願人による公開公報とした点について，問題があると主張する。しかし，同じ出願人であるか否かにかかわらず，甲９及び甲２１の２件の公開公報の他，周知であることを示す例は存在しない以上，スロットマシンの技術分野における本件特許の出願時点において，相違点に係る技術が周知であったとすることはできないとした審決の判断が正当であることを左右しない。
第５当裁判所の判断


当裁判所は，審決が，①相違点５について容易想到でないとした点，及び②本件特許発明は，同日に出願された特許第４０６０３４０号発明とは，同一の発明でないから，特許法３９条２項に違反しないとした点に，誤りはないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
以下，順に判断する。
１取消事由１（相違点３及び相違点５に係る容易想到性判断の誤り）について原告は，「再ゲーム役を採用するに際して，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に，どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は，ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲６記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ｱ)「再ゲーム」の採用の経緯
前記のとおり，本件特許発明に係る「再ゲーム」とは，遊技機規則別表第５，備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは，１回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ（入賞に係る図柄の組合せを除く。）が表示された場合における次回の遊技で，遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい，「平成２年改正」により設けられた。風営適正化法，同施行令，同施行規則及び遊技機規則によれば，設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は，遊技機規則別表第５に定める技術上の規格に適合する必要があり，回胴式遊技機を製造しようとする者は，同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成５年５月２８日の時点において，同規格に定められた，回胴式遊技機で再ゲームを採用することは，当業者に周知であった。
(ｲ)再ゲームについての内部抽選の存在
回胴式遊技機においては，入賞に先立って内部抽選が行われる。内部抽選の仕組みは，①複数種類の役のそれぞれについての当選確率を予め定めておき，②ゲーム毎に生成された乱数を役別の当選確率と比較することによって，複数種類の役のいずれかに当選しているか否かを判定し，③いずれかの役に当選している場合には，その役が当選していることを示す当選フラグをセットし，④この当選フラグに基づいて，回胴上における当選役の識別情報（図柄）の引き込み制御を行うものである（遊技機規則，甲１ないし１５，弁論の全趣旨）。
再ゲームを当選判定の対象役の一つとして採用した場合，再ゲームを含む複数種類の役のそれぞれについて，予め個別に定められた当選確率に基づいて，内部抽選をすることになり，①複数種類の役の一つとして追加された再ゲームの当選確率を定め，②乱数との比較によって，再ゲームの当選も含めて，複数種類の役のいずれかに当選しているかを判定し，③再ゲームに当選している場合には，再ゲームが当選していることを示す再ゲーム当選フラグをセットし，④再ゲーム当選フラグに基づいて，回胴上における再ゲーム識別情報の引き込み制御が行われることになる。したがって，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役の一つとして再ゲーム役を含めて当該判定の対象とすることになる。
(ｳ)ビッグボーナス及び再ゲームのフラグ同時セット内部抽選は１ゲーム毎に行われるが，ビッグボーナスに関して小役と異なる取り扱いがされることは４号機以前から広く知られている技術常識である。すなわち，あるゲームにおいて，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが，ビッグボーナス図柄を引き込むことができず入賞しなかった場合（いわゆるハズレ），ビッグボーナス当選フラグは消去（リセット）されることなく，次ゲームに持ち越される。そして，所定の条件が成立するまで，ビッグボーナス当選フラグがセットされた状態が複数回のゲームにわたって継続する。ビッグボーナス当選フラグが持ち越された次ゲームでも内部抽選が行われるので，この内部抽選で小役が当選すれば，既にセットされているビッグボーナス当選フラグに加えて，今回当選した小役の当選フラグもセットされる（甲１ないし１５，弁論の全趣旨）。複数種類の役の一つとして再ゲームを採用する場合，上記ケースと同様の事態が生じることは自明といえる。すなわち，ビッグボーナス当選フラグが持ち越された次ゲームにおいて，内部抽選で再ゲームが当選すれば，既にセットされているビッグボーナス当選フラグに加えて，今回当選した再ゲーム当選フラグがセットされることになる。ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグとが同時にセットされた場合，遊技者が回胴の停止ボタンを押すタイミングに起因した引き込み範囲との関係で，①ビッグボーナス及び再ゲーム共に引き込むことができない場合，②ビッグボーナスのみ引き込むことができる場合，③再ゲームのみ引き込むことができる場合，④ビッグボーナス及び再ゲーム共に引き込むことができる場合の４種類の状態となりうる。そして，④の場合に対応するためには，ビッグボーナスの引き込み及び再ゲームの引き込みのどちらを優先するのかを，システム上，予め設定しておく必要がある。したがって，ビッグボーナス当選フラグは持ち越し可能というルールの下において再ゲームを採用するに当たっては，上記のような引き込みの優先順位を決定しておくことが必要となる。
イ甲６の記載内容
甲６は，「パチスロ攻略マガジン５月号１９９３年」であるが，昭和６３年にオリンピアが開発，販売した「バニーガール」という回胴式遊技機（いわゆるパチスロ機）について，「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役が重複した場合は，ボーナスを優先する）。」との記載がある（１１３頁２列２２～２６行）。
ウ甲１２の記載内容
甲１２には，「チェリーバー」という回胴式遊技機について，「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」（１２頁２～３列右の見出し），「リプレイ絵柄として知られる『ＣＨＡＮＣＥ』には，他にも２つの役割がある。ひとつは，ビッグボーナス時に小役ゲームからボーナスゲームに移行するときに揃う役割。もうひとつは，ボーナスゲーム中のＪＡＣマークとしての役割だ。」（７頁３列「３つの働きＣＨＡＮＣＥ絵柄」と題する囲み記事），「表では抽選の種類がいくつもあるように見えるけど，実際には，ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）と平常時の区別しかない。」（１１頁５列１０～１５行）との記載がある。
また，甲１２には，「チェリーバー小役確率表」における「平常時」の「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」である旨が記載されている（１２頁最下欄）。
エ甲４４の記載内容
甲４４には，以下の記載がある。
「［従来の技術］


スロットマシンには絵柄を配列したリールを回転させるリール回転型のものと，ブラウン管に絵柄を移動表示させるビデオタイプのものとがあるが，ストップボタン付きのものでは，遊技者がストップボタンを操作したときに絵柄列の移動表示を停止させ，表示窓に停止表示されている絵柄の組み合わせによって入賞の有無及び入賞の種類が決められる。」（１５５頁右欄５～１３行）「遊技者は表示部２における表示状態を観察し，任意のタイミングで操作部３を操作する。操作部３が遊技者によって操作され，その操作信号が制御部１に入力されると，表示部２の表示動作が停止し特定の表示状態となる。このときの表示状態が予め定められた表示状態に合致していると入賞が得られる。表示部２が表示動作されている期間中には，制御部１からタイミング表示部４に信号が送られる。このタイミング表示部４は，入賞が得やすい操作部３の操作時期を遊技者に報知し，また，入賞が得やすい操作部３の操作時期が過ぎてしまうとその報知がなくなる。」（１５６頁右欄８～２０行）
「また，各リールごとに指示用ランプ２４，２５，２６が設けられている。これらの指示用ランプ２４，２５，２６は，リール１３，１４，１５が回転しているときに，入賞が得やすいストップスイッチ１９，２０，２１の操作時期，すなわち優勢にゲームを行うことができるストップスイッチの操作時期を表示する。」（１５６頁右欄４０行～１５７頁左欄３行）
「指示用ランプ２４は，リール１３に配列されている絵柄のうち，入賞を与える絵柄が窓１６に停止されるタイミングに合わせて点灯される。」（１５７頁左欄１０～１３行）
「なお，最初に停止させるリール１３の絵柄の全てが，他のリール１４，１５の絵柄との組み合わせ如何によって入賞を与え得るものである場合には，特に配当が大きい絵柄が窓１６に停止されるタイミングで指示用ランプ２４を点灯させるようにしてもよい。」（１５７頁左欄１７～２２行）
「スロットマシンで最終的に入賞が得られるか否かは，前述した複数のリール１３～１５の全てが停止したときに決定される。」（１５７頁右欄３３～３５行）「上記によれば，ストップスイッチ１９を操作してリール１３を停止させたとき，窓１６に第１リール１３の絵柄『７』が表示されている場合には，リール１４，１５の絵柄のうち『７』を窓１７，１８で停止させ得るストップスイッチ２０，２１の操作時期を各々の指示用ランプ２５，２６で表示することができるようになる。すなわち，窓１６～１８に同じ絵柄が揃って停止していることで入賞が得られる場合には，すでに停止したリール１３によって窓１６に表示されている絵柄と同じ絵柄が窓１７，１８に移動してきたときに指示用ランプ２５，２６が点灯される。なお，リール１３，１４を停止させたときに，窓１６，１７に同じ絵柄が揃っていないときには，リール１５の停止位置にかかわらず既に入賞を得ることができない状態であるから，指示用ランプ２６は点灯されない。」（１５８頁左欄６～２２行）
(2)相違点５の容易想到性に関する判断
(ｱ)前記認定のとおり，甲６（１１３頁２列２２～２６行）には，１９８８年にオリンピアが開発・販売した「バニーガール」という回胴式遊技機に関して，「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役が重複した場合は，ボーナスを優先する）。」との記載があり，これによれば，「バニーガール」において，ボーナス（上記ビッグボーナスに相当）及びボーナス以外の役（小役）の双方の当選フラグが重複してセットされた場合，ボーナス以外の役（小役）の当選フラグではなく，ボーナス当選フラグを優先した引き込み制御を行う技術が開示されているといえる。ところで，再ゲームを当選判定の対象役の一つとして採用した場合，「再ゲーム」は，ビッグボーナス以外の役であるから，同じくビッグボーナス以外の役である小役と同様であると把握される。そうすると，甲１発明に甲６の記載事項を適用することによって得られる構成の技術的内容は，ビッグボーナス及びビッグボーナス以外の役（再ゲーム）の双方の当選フラグが重複してセットされた場合，ビッグボーナス以外の役（再ゲーム）の当選フラグではなく，ビッグボーナス当選フラグを優先した引き込み制御を行うということになるから，ビッグボーナス以外の役（再ゲーム）の当選フラグを優先した引き込み制御を行うという相違点５に係る構成に至ることはない。
また，甲６の記載によれば，ビッグボーナス及びビッグボーナス以外の役の双方の当選フラグが重複してセットされた状態において，ビッグボーナス当選フラグを優先した引き込み制御を行い，遊技者にとって大きな価値を有するビッグボーナスの発生を，いわば「前倒し」する技術が開示されていると理解できる。これに対して，本件特許発明は，ビッグボーナス及び再ゲームの双方の当選フラグが重複してセットされた状態において，再ゲーム当選フラグを優先した引き込み制御を行い，ビッグボーナスの発生を，いわば「先送り」する技術に係るものである。したがって，甲６は，本件特許発明とは逆の技術的思想に基づくものというべきであり，他の記載事項を参照しても，甲６には本件特許発明のようなビッグボーナスの「先送り」についての記載ないし示唆はない。
そうすると，甲１発明に甲６の記載事項を適用して，本件特許発明の相違点５に係る構成に到達することが容易想到とはいえない。
(ｲ)この点につき，原告は，甲１２の，「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」（１２頁２～３列右の見出し）との記載，及び，「チェリーバー小役確率表」における「平常時」の「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」（１２頁最下欄）との記載を根拠に，平常時における再ゲームの当選確率が「１／７．３」で，規定ギリギリの設定である点に照らせば，「チェリーバー」においては，設計上の引込率を１００％として「４号機」の技術上の規格に適合させたことは容易に理解できるとし，相違点５は，甲１発明に甲６及び甲１２の記載事項を組み合わせることによって容易想到であると主張する。
しかし，原告の上記主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，再ゲーム当選フラグを優先した引き込み制御を行い，ビッグボーナスという大きな価値の発生を「前倒し」する甲６の記載事項には，ビッグボーナスを「先送り」して再ゲームを優先するという発想を組み合わせることに阻害要因があるから，甲６に甲１２を組み合わせても，相違点５は甲１発明から容易想到ということはできない。(ｳ)また，原告は，再ゲームの採用には，単位時間当たりの払出しを少なくする効果はないから，審決が本件特許発明における相違点５に係る構成の顕著な効果としたもののうち，「払出しの減少」効果以外は，再ゲームを採用したことそのものによる効果であって，ビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加されることによる効果ではなく，顕著な効果ではないと主張する。


しかし，原告のこの点の主張も，以下のとおり採用できない。すなわち，ビッグボーナス中には払出しが多くなり，それを期待する遊技者は多くの投資を行うことが予測されるのに対し，再ゲームとなった場合は，そのゲームにおける支払いはなく，次のゲームにおける投資もなく，時間だけが経過することになるから，再ゲームが多く出現するほど，遊技者の単位時間当たりの投資額は少なく，単位時間当たりの払出しも少なくなる。したがって，ビッグボーナス当選フラグが持ち越し中にさらに再ゲーム当選フラグがセットされた場合に，ビッグボーナス当選フラグを優先するとした場合と，再ゲーム当選フラグを優先するとした場合とでは，後者の方が，遊技者の単位時間当たりの投資額は少なく，単位時間当たりの払出しも少なくなる。遊技機において，単位時間当たりの投資額と払出しが大きいことをもって「射倖性が高い」ということができるところ，遊技機規則の平成２年改正は，射倖性を抑制するために，単位時間当たりの投資額及び払出しの双方を減少させる効果のある再遊技を導入したものと解されるから，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグのいずれを優先するかは，それによって遊技の射倖性に差異が生じる。原告の主張は，採用の限りでない。
(ｴ)さらに，原告は，４号機で義務付けられた再ゲーム確率は，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回以降のゲームも含めてであるから，特に特殊な制御をしない限り，次回以降のゲームにおいてビッグボーナス及び再ゲームの双方の当選フラグが同時にセットされる事態の発生は，技術常識からして自明であると主張する。
しかし，原告のこの点の主張も採用できない。すなわち，甲３４ないし甲３６のいずれにも，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回以降のゲームにおいて，再ゲーム確率をどのようにするかについては明示されていない。また，原告主張に係る事項が自明であったとしても，甲６は，再ゲーム当選フラグを優先した引き込み制御を行い，ビッグボーナスという大きな価値の発生を「前倒し」する技術であるから，これに，ビッグボーナスを「先送り」して再ゲームを優先するという技術を組み合わせることには，阻害要因があるというべきである。したがって，４号機規制の内容を考慮したとしても，甲１発明から相違点５に到る構成が容易想到であるとはいえない。
他に甲１発明から相違点５に到る構成が容易想到と認めるに足りる証拠はない。
(3)小括
以上によれば，甲１発明に甲６その他の甲号証記載の技術を適用しても相違点５に係る構成を容易想到ということはできない。そうすると，相違点３に係る構成の容易想到性を判断するまでもなく，本件特許発明は甲１発明に基づいて容易想到とはいえず，審決に特許法２９条２項該当性判断の誤りがあるとは認められない。２取消事由２（本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との同一性の誤り）
について
当裁判所は，以下の理由により，本件特許発明は，同一出願人（被告）によって，同日に出願された特許第４０６０３４０号発明とは，同一の発明とはいえず，本件特許は，特許法３９条２項の規定に違反しないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
(1)事実
本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明との相違点，すなわち「本件特許発明では『セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段』なる構成が，特許第４０６０３４０号発明には限定されているが，本件特許発明には限定されていない」ことについて，審決のした認定に誤りがない点については，当事者間に争いはない。
(2)同一性に関する判断
特許法３９条２項所定の「同一の発明」について，複数の発明相互の構成において相違部分がある場合に，その相違点に係る構成が，解決課題に対して，技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には，複数の発明は，同一の発明と解すべきであるが，相違点に係る構成が，そのように評価されない場合には，特許法３９条２項所定の同一の発明とはいえない。
そこで，上記観点から検討する。
甲１８ないし甲２０には，ぱちんこ遊技機において，当たりを表示と音で報知することが記載されている。ぱちんこ遊技機では，ぱちんこ遊技機自体が所定時間後に自動的に事前に決定された当選フラグ役に対応した図柄で停止させる。これに対し，回胴式遊技機（スロットマシン）では，遊技者が停止ボタンを押して図柄を停止させる必要があり，停止ボタンを押すタイミングによって停止時の図柄が変化し得るから，遊技者はビッグボーナス当選の報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため，当該報知を行うことによる効果において，相違があると認められる。以上の事実に照らすならば，甲１８ないし甲２０の記載を考慮したとしても，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価されるような構成であると認めることができない。甲４４には，スロットマシンの技術分野において，入賞が得やすい停止ボタンの操作時期を音と光で報知する技術が記載されている。しかし，甲４４には内部抽選に関する記載がないことからすると，甲４４のスロットマシンは内部抽選と引き込み制御を有するパチスロではなく，甲４４にいう入賞が得やすいストップスイッチの操作時期とは，入賞を与える絵柄が揃うタイミングを意味し，ビッグボーナス役が内部当選しているという状態とは異なると認められる。したがって，甲４４の記載があったとしても，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価される構成であると認めることができない。甲９及び甲２１の記載があったとしても，同様に，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの構成が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価される構成であると認めることができない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも，採用の限りでない。本件特許発明と特許第４０６０３４０号発明とは，特許法３９条２項所定の同一の発明であるとはいえず，審決に同項に違反しない。
３結論
以上によれば，その余の点につき判断するまでもなく，原告の主張には理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
池      下              朗
裁判官
武      宮      英      子


平成２６年１０月２２日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２５年（ネ）第１００８９号著作権侵害差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２４年（ワ）第３３５２５号
口頭弁論終結日平成２６年９月１７日
判           決
当事者の表示   別紙当事者目録のとおり
主           文
１本件各控訴をいずれも棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実    及び    理由
第１控訴の趣旨
１原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
２被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第２事案の概要
以下，控訴人有限会社ドライバレッジジャパンを「控訴人ドライバレッジ」，控訴人Ｘを「控訴人Ｘ」，控訴人ドライバレッジ及び控訴人Ｘを併せて「控訴人ら」という。
１本件は，小説家，漫画家又は漫画原作者である被控訴人らが，控訴人ドライバレッジは，顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について，著作権者の許諾を受けることなく，スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し（以下，このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。），その電子ファイルを顧客に納品しているところ（以下，このようなサービスを依頼する顧客を「利用者」という場合がある。），注文を受けた書籍には，被控訴人らが著作権を有する原判決別紙作品目録１～７記載の作品（以下，併せて「原告作品」という。）が多数含まれている蓋然性が高く，今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高いから，被控訴人らの著作権（複製権）が侵害されるおそれがあるなどと主張し，①著作権法１１２条１項に基づく差止請求として，控訴人ドライバレッジに対し，第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに，②不法行為に基づく損害賠償として，控訴人らに対し，弁護士費用相当額として被控訴人１名につき２１万円（附帯請求として訴状送達の日の翌日〔控訴人ドライバレッジにつき平成２４年１２月２日，控訴人Ｘにつき同月７日〕から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の連帯支払を求める事案である。原判決は，控訴人ドライバレッジの行為は被控訴人らの著作権を侵害するおそれがあり，著作権法３０条１項の私的使用のための複製の抗弁も理由がなく，同控訴人に対する差止めの必要性を否定する事情も見当たらないとして，被控訴人らの控訴人ドライバレッジに対する著作権法１１２条１項に基づく差止請求を認容するとともに，被控訴人らの控訴人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求を被控訴人１名につき１０万円及び遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容したため，控訴人らがこれを不服として控訴したものである。２前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）
被控訴人ら
被控訴人らは，小説家，漫画家又は漫画原作者である（弁論の全趣旨）。
控訴人ら
控訴人ドライバレッジは，第三者から注文を受けて，小説，エッセイ，漫画等の様々な書籍をスキャナーで読み取り，電子ファイル化するサービス（以下「本件サービス」という。）を行うことを業とする特例有限会社である。
控訴人Ｘは，控訴人ドライバレッジの取締役である。
被控訴人らの著作権
被控訴人Ｙ１は原判決別紙作品目録１記載の作品を，被控訴人Ｙ２は同目録２記載の作品を，被控訴人Ｙ３は同目録３記載の作品を，被控訴人Ｙ４は同目録４記載の作品を，被控訴人Ｙ５は同目録５記載の作品を，被控訴人Ｙ６は同目録６記載の作品を，被控訴人Ｙ７は同目録７記載の作品をそれぞれ創作した者であり，上記各作品の著作権をそれぞれ有している（弁論の全趣旨）。
２争点
著作権法１１２条１項に基づく差止請求の成否（争点１）ア控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無（争点１－１）イ著作権法３０条１項の適用の可否（争点１－２）
ウ差止めの必要性（争点１－３）
不法行為に基づく損害賠償請求の成否及び損害額（争点２）
３争点に関する当事者の主張
控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無（争点１－１）
〔被控訴人らの主張〕
ア控訴人ドライバレッジは，利用者から依頼のあった書籍については，著者，タイトル，ジャンル，出版社等のいかんにかかわらず注文を受け付け，権利者の許諾を得ることなく，書籍をスキャンして電子ファイルを作成し，その電子ファイルを利用者に納品している。
当該行為は著作物である書籍を有形的に再製するものであり，著作権法２条１項１５号の複製行為に当たるから，本件サービスにおける複製行為の主体は控訴人ドライバレッジである。
イ控訴人らは，本件サービスにおいて複製の実現につき「枢要な行為」をしているのは，利用者であるから，控訴人ドライバレッジは複製行為の主体ではない旨主張する。
しかし，本件において利用者が複製行為の主体であることを論じても無意味であり，論じる必要があるとすれば，「控訴人ドライバレッジが物理的行為者であるけれども，特段の事情により複製行為の主体性が喪失・阻却されていること」である。しかるに，控訴人ら主張の複製行為の主体に係る議論は，いずれも「物理的，自然的な観察」のみでは侵害行為の主体と認定し難い者（本件でいえば，利用者）について，規範的判断により侵害主体性を肯定した事例に関するものであり，逆に「物理的，自然的な観察」によっても侵害主体であることが明らかな者（本件でいえば，控訴人ら）について，その侵害主体性を否定する議論ではない。したがって，本件において，かかる議論を用いて，「物理的，自然的観察」によっては複製行為の主体と認定し難い利用者について，規範的観察により複製行為の主体と評価し得るか否かを論じても，無意味である。ウ控訴人らは，仮に控訴人ドライバレッジが複製の実現について「枢要な行為」をしているとしても，控訴人ドライバレッジは，利用者の手足として「枢要な行為」をしているのであるから，行為主体性が阻却される旨主張する。
しかし，本件サービスにおいて，利用者は，単に複製対象の書籍を送付して，複製物の納品を受けているだけであり，その間に行われている控訴人ドライバレッジによる複製行為について，何らの関与もしていないし，機器や施設の提供などの関与もしていない。このような利用者が，控訴人ドライバレッジの複製行為を管理・支配していると評価される理由はない。控訴人らは，「特定の書籍」を対象として複製を行っている点を強調し，そのような複製の対象たる書籍を決定し，送付していることをもって利用者が控訴人ドライバレッジによる複製行為を管理・支配しているかのように主張するが，論旨不明である。そのような特定の書籍を複製しているのは控訴人ドライバレッジ自身であり，控訴人ドライバレッジが利用者の手足として複製を行っていることにはならない。


また，控訴人らは，複製された後の電子ファイルの納品方法やデータ流出の危険性についてるる主張するが，かかる主張によってなぜ控訴人ドライバレッジが利用者の手足として複製を行っていることになるのか，論旨不明である。控訴人ドライバレッジが複製した電子ファイルを，個々の利用者に割り当てられたインターネットページを通じて納品しようが，個々の利用者のメールアドレスに対してメール送信しようが，個々の利用者のための記録媒体（ＣＲ－ＲＯＭ等）に記録して郵送しようが，それは複製された電子データの納品方法を利用者が適宜選択しているにすぎない。複製後のデータ納品方法の選択が，それより前の段階における複製行為の管理支配性に影響を及ぼすものではない。
さらに，控訴人らは，本件サービスは紙媒体の書籍を電子ファイルという形に媒介物を変えているにすぎない旨主張するが，控訴人ドライバレッジが行っているのは，媒介物変換という名の複製行為そのものであり，そのことは複製物の数の増減や，複製後に書籍を廃棄したか否かにより，その評価が異なるものではない。
エ控訴人らは，複製行為の主体を判断する上で，複製物の対象を誰が選択しているかが最重要視されなければならず，本件における複製の対象，方法，複製物への関与の内容，程度や本件サービスの実態，私的領域が拡大した社会的状況の変化等の諸要素を総合考慮して判断すると，複製行為の主体は利用者であって，控訴人ドライバレッジではない旨主張する。しかし，控訴人ドライバレッジは，自らの事業の遂行として，スキャン対象となる書籍を認識・認容した上でスキャン複製を実行しているのであるから，複製対象たる著作物を決定しているのが利用者であるからといって，物理的，自然的な観察によって侵害主体であることが明らかな控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性を阻却する理由にはならない。利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や，出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には，複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが，それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
そして，利用者が書籍を選択，購入，送付しても，それだけで自動的に複製が生じるものではなく，控訴人ドライバレッジによるスキャン作業がなければ，本件サービスにおける複製は「およそ不可能」であるから，控訴人ドライバレッジの行為（作業）は，それなくば複製の実現が「およそ不可能」な行為に該当することが明らかである。
複製の直接行為は，書籍をスキャンして電子ファイル化する行為であり，スキャン機器が汎用品であって私人において容易に準備・使用できるとか，単純かつ機械的な作業にすぎないからといって，これを行う控訴人ドライバレッジの複製行為の直接主体性が阻却される理由にはならない。そもそも家庭内で本件サービスのような書籍スキャンを行うとすれば裁断機・スキャナの購入ないし準備が必要であり，かつ一定の習熟を要するのであるから，スキャンによる電子ファイル化を単純かつ機械的な作業ということはできないし，大量の書籍をスキャンして複製することには諸々の困難が伴うからこそ，本件サービスが事業として成り立つのである。控訴人ドライバレッジは，独立した事業者であって，営利を目的として，自らサービス内容を決定し，自らの費用と責任においてスキャン複製に必要な機械器具・場所・従業員を調達・確保した上で，インターネット上で宣伝広告を行うことにより不特定多数の一般顧客である利用者を誘引し，注文した利用者から対価を得て，控訴人らの管理・支配する場所と自ら選択した時間において，控訴人らの指揮命令・監督の下で従業員らにより書籍を一冊ずつ手作業で裁断し，スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し，当該電子ファイルが書籍を正しく複製しているかのデータの点検等を行って利用者に納品する事業を行っているのであるから，控訴人ドライバレッジは，本件サービスにおいて，複製行為の物理的行為者であるばかりでなく，規範的な観点によっても複製行為の主体であることが明らかである。
オ控訴人らは，著作権法上の「複製」といえるためには複製物の数の増加が必要であると主張するが，独自の見解にすぎない。仮に控訴人らの主張に従うと，スキャン行為により複製物が２つに増加した後で元の複製物が消滅した場合，当該スキャン行為は前者の時点では著作権侵害だが，後者の時点で遡って適法になるとの帰結となるが，この点について，何らの明文規定もなく，同一行為が事後的に適法又は違法に転換されるような法解釈は相当ではない。
〔控訴人らの主張〕
ア著作権法２条１項１５号の「複製」というためには，オリジナル又は複製物に格納された情報を格納する媒体を有形的に再製することに加え，当該再製行為により複製物の数を増加させることが必要である。けだし，当該再製行為により複製物の数が増加しない場合（情報と媒体の１対１の関係が維持される場合）には，市場に流通する複製物の数は不変であり，著作者の経済的利益を害することがないからである。言い換えれば，「有形的再製」に伴い，その対象であるオリジナル又は複製物が廃棄される場合には，当該再製行為により複製物の数が増加しないのであるから，当該「有形的再製」は「複製」には該当しない。
これを本件について見ると，本件訴訟において問題となっている小説及び漫画に関する限り，本件サービスにおいては，複製物である書籍を裁断し，そこに格納された情報をスキャニングにより電子化して電子データに置換した上，原則として裁断本を廃棄するものであって，その過程全体において，複製物の数が増加するものではないから，「複製」行為は存在しない。
以上のとおり，本件訴訟において問題となっている小説及び漫画に関する限り，本件サービスにおいては，「複製」が存在せず，著作権（複製権）侵害は成立しない。
イ本件サービスにおいて複製の実現につき「枢要な行為」をしているのは，本件サービスの依頼者である利用者であるから，控訴人ドライバレッジは複製行為の主体ではない。
本件サービスにおいて，「特定の」書籍の所有者（処分権者）による書籍の取得，送付がなければ，およそ書籍の電子ファイル化などすることができないことは明らかであるから，利用者による「特定の」書籍の取得及び送付こそが，書籍の電子ファイル化にとって「不可欠の前提行為」であり「枢要な行為」にほかならない。


そして，利用者は本件サービスを利用しなくても，利用者自ら書籍を電子ファイル化することが可能であり，仮に本件サービスが存在しなくても，利用者自身で複製機器を購入ないしレンタルすることで，また周辺サービスを利用することで，書籍を電子ファイル化することができるのであるから，控訴人ドライバレッジは，利用者自身が実現不可能な複製を可能としているのではないし，利用者が取得していない書籍や取得し得ない書籍を電子ファイル化しているものでもない。したがって，控訴人ドライバレッジの行為が複製の実現について「枢要な行為」ということはできない。ウ仮に控訴人ドライバレッジが複製の実現について「枢要な行為」をしているとしても，控訴人ドライバレッジは，利用者の手足として「枢要な行為」をしているのであるから，行為主体性が阻却される。本件サービスにおいては，利用者が，特定の書籍の電子ファイル化を計画し（利用者による発意，イニシアティブがある。），その書籍を調達し，控訴人ドライバレッジにその書籍を送付し，電子ファイル化を依頼し，複製された電子ファイルを利用者自身が使用している。そして，複製された電子ファイルは，個々の利用者に割り当てられたインターネットページを通じてダウンロードされるところ，当該ページには利用者自身の登録メールアドレスとパスワードが必要であって，利用者しかアクセスできないことからすれば，利用者が書籍の電子ファイル化を管理しているといえる。加えて，控訴人ドライバレッジは，電子ファイル化した書籍を廃棄処分し，さらには電子化したファイルに個人情報（住所，氏名，注文番号等）を入力することで，利用者が所有する「特定の」書籍を「特定の」電子ファイルという形に媒介物を変えているにすぎず，利用者がデータを流通，転用した場合に，個人の責任を容易に追及することができるようにしている（利用者自身で書籍を電子ファイル化するよりも，データ流通，転用の危険は少ない）のであり，あくまでも利用者自身の責任において書籍を電子ファイル化しているといえる。
このように，本件サービスを一連でみたとき，利用者は，電子ファイル化の発意，書籍の調達，送付から使用に至るまで，終始関与し，また，書籍の電子ファイル化は，通常，利用者ができない態様での複製ではないことからすれば，本件サービスにおいて，書籍の調達，送付行為が持つ意味は大きい。そうすると，本件においては，利用者が，書籍の電子ファイル化を「管理」しているといえる。
以上によれば，本件サービスにおいて，スキャン行為の主体は利用者であって，控訴人ドライバレッジは利用者の「補助者」ないし「手足」にすぎないから，控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性は阻却される。エ本件において，以下の諸事情を総合的に考慮すると，控訴人ドライバレッジは複製行為の主体ではなく，利用者が複製行為の主体である。本件サービスは，①利用者が電子ファイル化を希望する書籍を選択，取得（購入）する，②利用者が書籍を電子ファイル化するための申込み等を行う，③利用者が電子ファイル化を希望する書籍を控訴人ドライバレッジの事業所に送付する，④控訴人ドライバレッジが書籍を裁断する，⑤控訴人ドライバレッジが裁断した書籍をスキャンし電子ファイル化する，⑥控訴人ドライバレッジが電子ファイル化したデータの点検等をして，利用者に納品する，⑦利用者が電子ファイル化したデータを使用する，という過程からなり，その全過程において，利用者は控訴人ドライバレッジに対して，具体的な指示を出している。
そして，複製行為の主体を判断する上で，複製物の対象を誰が選択しているかが最重要視されなければならない。
り，利用者は，自由な意思に基づき，無数にある書籍から特定の書籍を購入し，又は既に対価を支払い取得済みである書籍から，電子ファイル化を希望する「特定の」書籍を複製の対象として選定し，控訴人ドライバレッジに電子ファイル化を注文・指示して，書籍を送付し，さらに複製された電子ファイルを使用するのである。利用者による電子ファイル化する書籍の選択，調達，送付及び電子ファイル化の注文・指示がなければ，控訴人ドライバレッジが書籍を電子ファイル化することは「およそ不可能」であり，利用者のかかる行為，過程に控訴人ドライバレッジは一切関与していない。
一般に，出版社が，著作権者の了解を得ずに，印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し，印刷がされる場合，出版社が，特定の著作物の複製を計画し（発意，イニシアティブがあるといえる），その著作物を調達して，印刷業者（依頼により印刷を行う者である）に対してその著作物を提供した上で，印刷を依頼し，複製を手配しているという一連の行為を全体としてみると，複製の実現に当たり，出版社の役割が法的には複製行為の主体とみることができる程度に大きいと考えられている。これを本件についてみると，利用者が書籍の電子ファイル化を計画していること，対象書籍を調達していること，さらには対象書籍を提供（送付）して，電子ファイル化を依頼していることによれば，利用者を複製行為の主体と認めるには十分である。
著作権法３０条１項は，個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的使用」という。）を目的とすること，及びその使用する者が複製することを要件として，私的使用のための複製（以下「私的複製」という場合がある。）に対して著作権者の複製権を制限している。同条項が私的複製を許した趣旨についてを本件サービスとの関係で検討する。
ａ本件サービスにおいては，紙の書籍１冊から電子ファイル一つが作成され，電子ファイルに供された紙の書籍は控訴人らの手元で破棄されるのであるから，複製物自体の数に変化は生じないので，複製は零細，微々たるものである。
ｂ控訴人らが書籍を電子ファイル化しても，被控訴人らを始めとする権利者に与える影響は軽微であるのみならず，電子ファイル化によって書籍の保管場所が空くことで，新しい書籍の購入の動機付けともなるなど，有益的ですらある。
ｃ技術の発展や表現方法の多様化により，著作物の利用，使用が多様化するとともに，著作物の流通方法，保存方法も多様化しており，そのような中で，利用者はどのような方法で，著作物を利用，使用するか，利用者自身が既存の著作物から着想を得て，新しい表現をするなど，著作物に関する私的領域は拡大している。私的領域で実現できる私的複製を始めとする法定利用行為についても，大量かつ高性能に行うことが可能となっているが，本件サービスは，このような私人である利用者が私的領域に使用するためだけに利用されている。ｄ以上によれば，本件サービスは私的複製の趣旨に合致こそすれ，その趣旨を逸脱しないから，利用者が複製行為の主体であると判断すべき事情となる。
以上のように，本件の複製行為主体性について，複製の対象，方法，複製物への関与の内容，程度や本件サービスの実態，私的領域が拡大した社会的状況の変化等の諸要素を総合考慮して判断すると，複製行為の主体は利用者であって，控訴人ドライバレッジではない。
著作権法３０条１項の適用の可否（争点１－２）
〔控訴人らの主張〕
ア仮に，控訴人ドライバレッジが複製行為の主体と認められたとしても，本件においては，利用者も複製行為の主体と認められるのであるから，利用者と控訴人ドライバレッジは共同主体となる。


著作権法３０条１項の「その使用する者」の意味について，原則は使用者自身によることが求められているが，例外的に，使用者の手足と評価できる者による複製であれば，その複製は，使用者自身による複製と法的に評価される。または，複製行為の主体である使用者については，同条項の私的複製に当たり，複製権侵害が認められないのであるから，その効果が使用者の手足として複製行為をした者にも及び，同人についても，複製権侵害が認められないこととなる。
しかるに，
ジは利用者の手足として書籍を電子ファイル化している。したがって，本件において，控訴人ドライバレッジについては同条項が適用される。イ仮に，控訴人ドライバレッジが複製行為の主体と認められ，利用者は複製行為の主体とならないとしても，控訴人ドライバレッジによる書籍の電子ファイル化は「その使用する者による複製」といえるから，著作権法３０条１項の適用により，被控訴人らの複製権を侵害しない。
著作権法３０条１項の趣旨は，
べたとおり，私的複製は零細，微々たるものであるから，これが行われても著作権者に与える影響が軽微なこと，私的領域内の私人の自由な行為を保障すべきことにある。本件サービスは，利用者個人が，私的領域において自由かつ簡単にできる書籍の電子ファイル化を代行するものにすぎず，利用者が書籍の購入，電子ファイル化する書籍の選別，送付，電子ファイルの様式に関する具体的な指示等をしていることから，利用者の私的領域内における自由な行為を実現するものである。また，本件サービスにおいては，利用者が適法に取得した書籍を対象としており，権利者に対価が還元されていること，電子ファイル化に供された書籍は廃棄され，同一書籍から複数回の複製がされることはなく，大量複製を誘発しないこと，明示的に電子ファイル化を拒否する権利者の書籍については不可作家として本件サービスを利用することができないなど，本件サービスによる電子ファイル化は零細な事業であり，著作権者に経済的な不利益を与えるものではない。これらの事情を考慮すれば，本件サービスによる書籍の電子ファイル化については，同条項の趣旨が妥当し，仮に控訴人ドライバレッジが利用者の手足といえないような場合であっても，控訴人ドライバレッジによる複製は利用者である「その使用する者」がした複製に当たり，同条項の適用がある。
著作権法３０条１項が「その使用する者が複製する」ことを要求した趣旨は，私人である使用者以外の者が複製する著作物を決定する場合には，特定の著作物について組織的に複製されることになりかねず，著作権者に与える影響を無視し得ないところにあるから，同条項の適用に当たっては，使用者本人が複製するか否かを決定しているかが肝要であって，物理的に複製をする者が誰かは重要ではない。そして，同条項の「その使用する者が複製する」という要件を活用して，裁断済みの書籍の保管や転用はせず，注文の都度，利用者からの宅送ないし直送を要するなど，相応に非効率なビジネスモデルを採用する自炊代行業者に限り，同条項の私的複製の範囲内と認めて著作権侵害の責任を免らしめると解すべきである。
従来，コピー業者への複製依頼は私的使用に当たらないとされてきた
著作権者に与える影響
が軽微であれば，私的複製を許す趣旨に合致するのであるから，コピー業者への複製依頼であっても，サービス内容やサービス規約上大量複製を行わない業者や，コピー業者による複製がサービス内容からして著作権者に甚大な影響を与えないような場合には私的複製に当たるものと解すべきである。
加えて，私的領域における自由の範囲が拡大し，著作物の利用，使用方法の多様性，容易性，表現の多様性に溢れる昨今において，著作権法３０条１項の「その使用する者」を，使用者本人だけと解するのはあまりに硬直的すぎる。かかる見地からすれば，仮に控訴人ドライバレッジが利用者の手足といえないような場合であっても，控訴人ドライバレッジによる複製は利用者である「その使用する者」がした複製に当たり，著作権法３０条１項の適用がある。
〔被控訴人らの主張〕
ア控訴人らは，仮に，控訴人ドライバレッジが複製行為の主体と認められたとしても，本件においては，利用者も複製行為の主体と認められ，利用者と控訴人ドライバレッジの共同主体となるところ，控訴人ドライバレッジは利用者の手足として書籍を電子ファイル化しているから，本件において，控訴人ドライバレッジについては著作権法３０条１項が適用される旨主張する。
しかし，複製行為の主体であることと，単なる手足にすぎないこととは両立しないから，控訴人らの上記主張は，控訴人ドライバレッジが（利用者と共同の）複製行為の主体であるとする一方で，控訴人ドライバレッジを利用者の手足であると評価している点で，主張自体が矛盾している上，
を利用
者の手足であるということはできない。
そして，同条項は，①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とし，かつ②その使用する者が複製することを要件としている。複製行為の主体は，上記のとおり控訴人ドライバレッジであるから，控訴人ドライバレッジについてこれらの要件を判断すべきこととなる。
そうすると，控訴人ドライバレッジは，営利を目的として，顧客である不特定多数の利用者に複製物である電子ファイルを納品・提供するために複製を行っているのであるから，控訴人ドライバレッジ自身が個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的としている場合には当たらず，上記①の要件を欠くことが明らかである。また，電子ファイルを使用する者は利用者であるのに対し，複製行為の主体は控訴人ドライバレッジであるから，上記②の要件も欠くことが明らかである。
なお，利用者も複製行為の主体であると仮定しても，少なくとも控訴人ドライバレッジが利用者との共同主体であることは否定されないし，また利用者から見ても，現実の複製作業を行っているのは控訴人ドライバレッジであって，複製物を使用する利用者自身が複製しているものではないから，「その使用する者が複製する」場合に当たらない。したがって，控訴人らの上記主張は理由がない。
イ控訴人らは，仮に，控訴人ドライバレッジが複製行為の主体と認められ，利用者は複製行為の主体とならないとしても，控訴人ドライバレッジによる書籍の電子ファイル化は「その使用する者による複製」といえるから，著作権法３０条１項の適用により，被控訴人らの複製権を侵害しない旨主張する。
しかし，同条項は，「私的使用」という目的のみならず，「その使用する者が複製する」ことを要件としているのであるから，同項が適用されるためには，「その使用する者」（すなわち私的使用をする者）自身が複製することを要し，複製物の最終的な使用者（エンドユーザー）が私的使用を目的としていることでは足りず，文理上，自ら私的使用をしようとする目的を有する者のみが同項による適法な複製行為の主体たり得る。仮に複製物の最終的な使用者にとって，私的使用目的でさえあれば，すべからく私的複製の抗弁が成立するとすれば，同条項があえて「その使用する者が複製することができる」と規定した意味が没却されてしまう。しかるに本件において，複製行為の主体である控訴人ドライバレッジは，自ら私的使用することを目的としている者ではないから，その行為に同条項の適用がないことは明白である。


さらに，同条項の趣旨に照らしても，以下に述べるとおり，同条項によって控訴人ドライバレッジの複製行為が許容される余地はない。同条項の趣旨は，閉鎖的な範囲内の零細な利用を認めることにあるとされ，「その使用する者が複製できる」という制限を付している趣旨についても，家庭のような閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容するものであって，外部の者を介入させる複製を認めないという趣旨によるものであるとされている。このように同条項は，著作権に対する「例外的な」制限として，使用者が自らの手間，時間，設備，費用等の範囲内で行い得るような零細な複製行為については，これを許容しているものである。これに対し，著作権法は，たとえ私的使用目的であっても，複製を外部の者が介入して行うような場合（例えば，コピー業者に複製を委託するような場合）については，同条項の適用を排除しているのである。さらにいえば，コピー業者に複製を委託するのではなく，自ら複製を行う場合であっても，公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には，同条項１号により，原則として権利制限が及ばない（すなわち，私的複製の抗弁が成り立たない）ものとされているのである（ただし，附則５条の２により，当分の間，専ら文書又は図画の複製に供する複製機器は除外されている。）。
そうすると，控訴人ドライバレッジによる本件サービスのように，外部の業者が介入し，使用者が自らの手間，時間，設備，費用等の範囲内で行い得るよりもはるかに大規模な複製を可能とするサービスについて，同条項の適用を認めることは，まさに外部の者の介入を排除するという立法趣旨に真っ向から反することになる。
控訴人らは，このような同条項の文理及び趣旨を忘れ，著作権法の目的や私的領域の拡大に伴う権利制限規定の類推適用云々という，抽象論を展開しているが，著作権法は同法１条に規定されている「公正な利用」の範囲を定めるものとして，同法３０条以下の各種権利制限規定を設けており，同法３０条１項の趣旨・文言からして，控訴人らのような業者が介入した複製行為が排除されているのであるから，控訴人ら主張の抽象論を採用する余地はない。
差止めの必要性（争点１－３）
〔被控訴人らの主張〕
ア被控訴人らは，いずれもわが国を代表する著名な作家であるから，控訴人ドライバレッジが注文を受けた書籍には原告作品が多数含まれている蓋然性が高いし，今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高い。被控訴人らは，本件訴訟提起に先立つ平成２３年９月５日，他の作家１１５名及び出版社７社（株式会社角川書店，株式会社講談社，株式会社光文社，株式会社集英社，株式会社小学館，株式会社新潮社，株式会社文藝春秋）と連名で，控訴人ドライバレッジを含む「自炊代行サービス」などと名乗るスキャン事業者約１００社に対して，各事業者の事業の内容等に関する質問書（以下「本件質問書」という。）を送付した。控訴人ドライバレッジは，同月１５日付けで，本件質問書に対し，今後は被控訴人らを含む１２２名の差出人作家についてはスキャン事業を行わない旨回答し，そのウェブサイトにスキャン対応不可の著作者一覧として被控訴人らを含む１２２名の差出人作家のリストを掲載した。しかし，控訴人ドライバレッジは，実際には原告作品を含む書籍についてスキャン事業を継続し，現に原告作品の書籍について注文を受けてスキャニングを行っている。すなわち，被控訴人らは，スキャン事業の実態及び侵害行為の事実を把握・確認するため，平成２４年７月３１日，控訴人ドライバレッジの運営する「スキャポン」に対して試験的な発注を行ったところ，控訴人ドライバレッジは，当該発注に応じて，発注した原告作品のスキャン済みデータ及び裁断済み書籍を返却した。
控訴人ドライバレッジは，発注された書籍が被控訴人らなどスキャン不可作家の作品であるか否かを目視によりチェックし，該当するものは返却していたと主張するが，原告作品のスキャン依頼に応じていたことは，上記のとおり明らかである。控訴人ドライバレッジは現在は一部の書籍のスキャンを行っていないと主張するが，そのことは著作権侵害のおそれ，差止めの必要性の判断において何ら影響を及ぼさない。
したがって，今後も，被控訴人らの複製権が侵害されるおそれが認められ，被控訴人らは，その侵害の停止又は予防を請求する権利を有する。イ控訴人らは，スキャン事業はユーザーが購入した書籍を対象としているから，その過程において，被控訴人らには経済的損害は全くなく，損害発生のおそれがなく，差止請求権は発生しない旨主張する。しかしながら，著作権法１１２条１項は損害の発生を差止請求権の要件としていないし，差止請求権は著作権の準物権的性格に基づくもので，不法行為に基づく損害賠償請求権とは性質を異にするから，損害の発生と差止請求権の成否とは論理必然の関係にない。
なお，控訴人らの，被控訴人らには経済的損害が全くなく損害発生のおそれがない旨の主張自体も正しくない。当該主張を善解すれば，①ユーザーは新書籍購入の対価を支払済みであり，②スキャンデータはユーザーが自己使用するだけなので，被控訴人らに損害はないという趣旨であろうが，そもそも，これらが事実である保障は何ら存しない。また，①についていえば，書籍とこれをスキャンした電子データとは質的に異なる媒体であるから，当初の価格設定（ないし著作権使用料の額）が異なる可能性は十分にある。さらに，②についていえば，事後的な複製物の大量増加及び転々流通のおそれからすれば，少なくとも損害発生の「おそれ」は厳然として存する。
〔控訴人らの主張〕
ア控訴人ドライバレッジは，利用者から送付された書籍が被控訴人らを含めスキャンを許容しない作家の作品か否かについては，目視によりチェックを行い，併せて平成２５年４月中旬頃からは，書籍の奥付のＩＳＢＮ情報を元に書籍のタイトル及び作者を割り出してチェックし，該当する書籍については着払いで返却し，スキャン等の複製を実施していない。確かに，控訴人ドライバレッジは，平成２３年１０月から平成２５年１月までの間にチェック漏れにより，被控訴人らの書籍５５７冊をスキャンしたことはあったものの，同期間の納品数と比較すると多数とはいえない。したがって，被控訴人らの複製権が侵害されるおそれはない。
イ仮に本件サービスにおいて，被控訴人らの複製権の侵害があるとしても，ユーザーが購入した書籍を対象としているから，その過程において，被控訴人らには経済的損害は全くなく，損害発生のおそれがないから，差止請求権は発生しない。
また，損害発生のおそれを差止請求権の要件とする解釈を採用しないとしても，損害発生のおそれがない以上，差止めの必要性を欠く。不法行為に基づく損害賠償請求の成否及び損害額（争点２）
〔被控訴人らの主張〕
ア著作権法１１２条１項は，「…著作権者…は，その…著作権…を侵害するおそれがある者に対し，その侵害の…予防を請求することができる。」旨を定めている。したがって，著作権を現に侵害する行為はもちろん，著作権侵害をするおそれがある状況を作出することも，著作権法上，差止請求の対象となる違法な行為である。


イ控訴人ドライバレッジは，被控訴人ら多数の著作権者から，本件質問書によって，控訴人ドライバレッジの行為が著作権侵害行為となる旨を指摘され，その中止を求められたにもかかわらず，著作権侵害のおそれがある状況を自ら作出している。控訴人ドライバレッジは，本件質問書を無視して，その事業をそのまま継続し，ホームページ等において広く利用者を募集するなどして，自ら作出した著作権侵害のおそれがある状況を任意には解消しない姿勢を明確にしていたのであって，被控訴人らに，訴訟手続をもって，原告作品のスキャニング行為の停止を求めざるを得なくせしめたのである。
ウまた，控訴人Ｘは，控訴人ドライバレッジの代表者として，自ら被控訴人らの本件質問書に回答し，事業の運営統括責任者，唯一の役員となり，同じくスキャン事業に主導的な関与をしているのであるから，控訴人Ｘは控訴人ドライバレッジと共同して，上記ア及びイの違法行為を行っているものである。
エ控訴人らは，控訴人ドライバレッジの事業が，被控訴人らの著作権を侵害するおそれのある行為であることを知りながら，被控訴人らからの本件質問書を無視して事業を継続しているのであって，上記違法行為について，未必の故意（少なくとも過失）が存する。
また，控訴人らが違法な事業を継続し，広く利用者を募集し続けて，被控訴人らの著作権を侵害するおそれのある状況を作出し，それを継続していれば，被控訴人らが，控訴人らに対し，侵害のおそれのある行為の停止を求めて訴えを提起することを余儀なくされ，その場合には，相当の弁護士費用の支出を余儀なくされることは当然であるから，控訴人らの上記違法行為と被控訴人らの弁護士費用の支出との間には相当因果関係がある。オ被控訴人らが，被控訴人ら代理人弁護士に支払うべき弁護士費用のうち，少なくとも原判決別紙弁護士費用計算記載の金額は，不法行為と相当因果関係のある損害である。
したがって，被控訴人らは，それぞれ，控訴人らに対し，損害賠償金として，各２１万円（１４７万円の７分の１）の連帯支払を求める。
〔控訴人らの主張〕
争う。
スキャン代行業者が増加する中，著作権者サイドの実務家から，その違法性について議論が提起されていたが，その主要な問題点は，デジタルデータ及び裁断本が転々流通することにより，作家及び出版社に収益が還元されないという点であった。
控訴人ドライバレッジがスキャン代行事業を開始した当時から現在に至るまで，スキャン代行を違法とする法制度は整備されていないばかりか，そのような裁判例も存在しない。さらに，スキャン代行業者の最大手「ブックスキャン」を含む大手業者及び老舗業者に対しては訴訟提起自体もされていなかった。
控訴人ドライバレッジは，上記のような動向を認識して事業を開始することとし，もともと個人的又は家庭内使用を目的とするスキャン代行，具体的には医学書等の専門書を中心としたスキャン代行サービスを開始した。控訴人ドライバレッジは，デジタルデータの販売を行うことのないよう利用者から送付された本をスキャンした後はサーバーからデジタルデータの削除を行い，ユーザーの側で裁断本の転売が行われることのないよう，裁断本の返却は行わないこととし，さらに，顧客ターゲットは医師，弁護士等の専門職にある者を中心とすることにより，デジタルデータ転売の危険性を防止した。
以上のとおり，控訴人ドライバレッジ及び控訴人Ｘに法益侵害の認識はなかった。
第３当裁判所の判断
１前記第２の２の前提事実のほか，証拠（本文中に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
控訴人ドライバレッジの事業概要
控訴人ドライバレッジは，「スキャポン」の名称で本件サービスを行っている。
控訴人ドライバレッジの本件サービスの概要は以下のとおりである。ア利用者は，ウェブサイトにおいて，無料会員登録をした後，会員ページにログインして利用を申し込む。
イ対象の書籍は，Ａ４サイズまでの書籍である（雑誌のように静電気が発生してスキャンに支障が出るもの，辞書やタウンページ等のように薄い頁の書籍等を除く。）。
ウサービス料金は，「スキャン料金」が１冊２００円，書籍到着後７～１０日で納品を行う「お急ぎ便」（ブックカバースキャン，ＯＣＲ処理がセット）が１冊３８０円であり（１冊は３５０頁までであり，以降２００頁ごとに１冊分の追加料金が付加される。），他に「通販直送便」のプランがあるほか，ブックカバースキャン等の有料オプションサービスも用意されている。
エ利用者は，書籍を指定された住所に送付するが，アマゾン等のオンライン書店から直送することもできる。
オ控訴人ドライバレッジは，書籍を裁断した上で，スキャナーで読み取ることにより，書籍を電子的方法により複製して，電子ファイルを作成する。電子ファイルのフォーマットは，ＰＤＦ形式（セルフサービスでＪＰＥＧ形式に変換可能）である。
このスキャン作業については，控訴人ドライバレッジの事務所に設置されたスキャナーとコンピュータを接続したシステムにおいて，電動裁断機等で裁断した書籍をスキャンし，その結果をＰＤＦファイルで保存する。保存されたＰＤＦファイルは，修正作業のためＪＰＥＧ形式に変換される。上記システムでは，ＪＰＥＧ形式のファイルに対して，Ｈｏｕｇｈ変換処理（紙粉によるスジノイズ検知）や各頁の縦横サイズ計算（縦横のサイズが異なる頁を検知）を行う。上記システムによるデータ不良のチェックが完了すると，検品システムに目視検品が可能なリストが表示され，リストに表示されたファイルを目視で全頁検品する。この検品により，頁折れ，ゴミの付着の有無，紙粉スジの有無，傾斜，歪み，糊の跡，頁の順番，落丁，重複等がチェックされる。目視による検品の後，書籍をありのまま再現し，スキャンにより生じたノイズを取り除くために，画像編集ソフトによる修正作業を行う。修正作業後，ＰＤＦファイルのファイル名入力作業が行われる。
カ控訴人ドライバレッジは，完成した電子ファイルを，サーバーにアップロードし，利用者はこれをインターネット上のダウンロード用サイトからダウンロードするが，希望により電子ファイルを収録したＤＶＤを配送する方法により納品を受けることもできる。


（甲１２～１７，２４，丙２，９，１０，１１の１～４，丙１３，１４）作家１２２名の質問に対する控訴人ドライバレッジの対応等ア被控訴人らを含む作家１２２名と出版社７社は，平成２３年９月５日付けの本件質問書をもって，控訴人ドライバレッジを含むスキャン事業者約１００社に対し，上記作家１２２名はスキャン事業における利用を許諾していないとした上で，上記作家１２２名の作品について，依頼があればスキャン事業を行う予定があるかなどの質問を行った。これに対し，控訴人ドライバレッジは，同月１５日付け回答書をもって，上記作家１２２名の作品について，利用者の依頼があってもスキャン事業を行うことがない旨回答した。その後，控訴人ドライバレッジは，そのウェブサイトの「著作権について」と題するページに，スキャン対応不可の著作者一覧として被控訴人らを含む著作者１２０名を掲載した（甲１８，２１，２３，２４）。イ被控訴人ら代理人である前田哲男弁護士は，調査会社に対し，スキャン事業における利用を許諾していない作家の作品について，控訴人ドライバレッジがスキャンに応じるか否かの調査を依頼した。調査会社に依頼された協力者は，平成２４年７月３１日，控訴人ドライバレッジに対し，本件質問書において利用を許諾しない作家として記載されている被控訴人Ｙ６及びＡの各作品である「部長島耕作」（全１３巻）及び「沈黙の艦隊」（全３２巻）のスキャンを申し込んだ。控訴人ドライバレッジは，同年８月１４日，協力者に対し，スキャンによって作成されたＰＤＦファイルを収録したＤＶＤを納品するとともに，同年９月２日，裁断済みの書籍を返送した（甲３６）。
なお，上記被控訴人Ｙ６及びＡについては，控訴人ドライバレッジのウェブサイトの「著作権について」と題するページのスキャン対応不可の著作者一覧にも掲載されている。
ウまた，控訴人ドライバレッジは，本件質問書に回答した翌月である平成２３年１０月から平成２５年１月末日までの間に，利用者の注文に応じて，原告作品について合計５５７冊（平成２３年１０月は４７冊，同年１１月は２８冊，同年１２月は１４冊，平成２４年１月は１０冊，同年２月は６冊，同年３月は２９冊，同年４月は８３冊，同年５月は６５冊，同年６月は９７冊，同年７月は３０冊，同年８月は４５冊，同年９月は３１冊，同年１０月は１３冊，同年１１月は３３冊，同年１２月は２０冊，平成２５年１月は６冊）をスキャンして電子ファイル化し，これをサーバーにアップロードして利用者によるダウンロードを可能とすることにより，利用者に納品した（控訴人らの自認）。
以上の事実に基づいて，以下，各争点について検討する。２控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無（争点１－１）について「著作者は，その著作物を複製する権利を専有する。」（著作権法２１条）ところ，「複製」とは，著作物を「印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により有形的に再製すること」である（同法２条１項１５号）。そして，複製行為の主体とは，複製の意思をもって自ら複製行為を行う者をいうと解される。
本件サービスは，前記１控訴人ドライバ
レッジに書籍の電子ファイル化を申し込む，②利用者は，控訴人ドライバレッジに書籍を送付する，③控訴人ドライバレッジは，書籍をスキャンしやすいように裁断する，④控訴人ドライバレッジは，裁断した書籍を控訴人ドライバレッジが管理するスキャナーで読み込み電子ファイル化する，⑤完成した電子ファイルを利用者がインターネットにより電子ファイルのままダウンロードするか又はＤＶＤ等の媒体に記録されたものとして受領するという一
連の経過をたどるものであるが，
ナーで読み込み電子ファイル化する行為が，本件サービスにおいて著作物である書籍について有形的再製をする行為，すなわち「複製」行為に当たることは明らかであって，この行為は，本件サービスを運営する控訴人ドライバレッジのみが専ら業務として行っており，利用者は同行為には全く関与していない。
そして，控訴人ドライバレッジは，独立した事業者として，営利を目的として本件サービスの内容を自ら決定し，スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で，インターネットで宣伝広告を行うことにより不特定多数の一般顧客である利用者を誘引し，その管理・支配の下で，利用者から送付された書籍を裁断し，スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し，当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し，利用者から対価を得る本件サービスを行っている。
そうすると，控訴人ドライバレッジは，利用者と対等な契約主体であり，営利を目的とする独立した事業主体として，本件サービスにおける複製行為を行っているのであるから，本件サービスにおける複製行為の主体であると認めるのが相当である。
控訴人らは，「複製」といえるためには，オリジナル又は複製物に格納された情報を格納する媒体を有形的に再製することに加え，当該再製行為により複製物の数を増加させることが必要であるが，本件サービスにおいては，複製物である書籍を裁断し，そこに格納された情報をスキャニングにより電子化して電子データに置換した上，原則として裁断本を廃棄するものであって，その過程全体において，複製物の数が増加するものではないから，「複製」行為は存在せず，著作権（複製権）侵害は成立しない旨主張する。
」とは，著作物を「印刷，写真，複写，
録音，録画その他の方法により有形的に再製すること」である（同法２条１項１５号）。本件サービスにおいては，書籍をスキャナーで読みとり，電子化されたファイルが作成されており，著作物である書籍についての有形的再製が行われていることは明らかであるから，複製行為が存在するということができるのであって，有形的再製後の著作物及び複製物の個数によって「複製」の有無が左右されるものではない。
したがって，控訴人らの上記主張は採用することができない。控訴人らは，本件サービスにおいて，「特定の」書籍の所有者（処分権者）による書籍の取得，送付がなければ，およそ書籍の電子ファイル化などすることができないことから，利用者による「特定の」書籍の取得及び送付こそが，書籍の電子ファイル化にとって「不可欠の前提行為」であり「枢要な行為」にほかならず，利用者は本件サービスを利用しなくても，利用者自ら書籍を電子ファイル化することが可能であって，控訴人ドライバレッジは，利用者自身が実現不可能な複製を可能としているのではないし，利用者が取得していない書籍や取得し得ない書籍を電子ファイル化しているものでもないから，控訴人ドライバレッジの行為が複製の実現について「枢要な行為」ということはできず，控訴人ドライバレッジは複製行為の主体ではない旨主張する。


しかし，控訴人ドライバレッジは，独立した事業者として，本件サービスの内容を決定し，スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で，インターネットで宣伝広告を行うことにより不特定多数の一般顧客である利用者を誘引し，その管理・支配の下で，利用者から送付された書籍を裁断し，スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し，当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し，利用者から対価を得る本件サービスを行っている。したがって，利用者が複製される書籍を取得し，控訴人ドライバレッジに電子ファイル化を注文して書籍を送付しているからといって，独立した事業者として，複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。また，利用者による書籍の取得及び送付がなければ，控訴人ドライバレッジが書籍を電子ファイル化することはないものの，書籍の取得及び送付自体は「複製」に該当するものではなく，「複製」に該当する行為である書籍の電子ファイル化は専ら控訴人ドライバレッジがその管理・支配の下で行っているのである。控訴人ドライバレッジは利用者の注文内容に従って書籍を電子ファイル化しているが，それは，利用者が，控訴人ドラ用しているにすぎず，当該事実をもって，控訴人ドライバレッジによる書籍の電子ファイル化が利用者の管理下において行われていると評価することはできない。また，利用者は本件サービスを利用しなくても，自ら書籍を電子ファイル化することが可能であるが，そのことによって，独立した事業者として，複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。
控訴人らは，本件サービスにおいては，利用者が，特定の書籍の電子ファイル化を計画し，その書籍を調達し，控訴人ドライバレッジにその書籍を送付し，電子ファイル化を依頼し，さらに複製された電子ファイルを利用者自身が使用していること，複製された電子ファイルは利用者しかアクセスできないインターネットページからダウンロードされること，控訴人ドライバレッジは，電子ファイル化した書籍を廃棄処分し，さらには電子化したファイルに個人情報（住所，氏名，注文番号等）を入力することで，利用者がデータを流通，転用した場合に，個人の責任を容易に追及できるようにしていること，利用者は，電子ファイル化の発意，書籍の調達，送付から使用に至るまで，終始関与し，利用者の責任において書籍を電子ファイル化しているといえること，書籍の電子ファイル化は，通常，利用者ができない態様での複製ではないことからすれば，本件サービスにおいて，書籍の調達，送付行為が持つ意味は大きく，利用者が，書籍の電子ファイル化を「管理」しているのであるから，スキャン行為の主体は利用者であって，控訴人ドライバレッジは利用者の「補助者」ないし「手足」にすぎず，控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性は阻却される旨主張する。
一般に，ある行為の直接的な行為主体でない者であっても，その者が，当該行為の直接的な行為主体を「自己の手足として利用してその行為を行わせている」と評価し得る程度に，その行為を管理・支配しているという関係が認められる場合には，その直接的な行為主体でない者を当該行為の実質的な行為主体であると法的に評価し，当該行為についての責任を負担させることがあり得るということができる。
しかし，既に前記及びで説示したとおり，利用者は，控訴人ドライバレッジが用意した本件サービスの内容に従って本件サービスを申し込み，書籍を調達し，電子ファイル化を注文して書籍を送付しているのであり，控訴人ドライバレッジは，利用者からの上記申込みを事業者として承諾した上でスキャン等の複製を行っており，利用者は，控訴人ドライバレッジの行うスキャン等の複製に関する作業に関与することは一切ない。そうすると，利用者が控訴人ドライバレッジを自己の手足として利用して書籍の電子ファイル化を行わせていると評価し得る程度に，利用者が控訴人ドライバレッジによる複製行為を管理・支配しているとの関係が認められないことは明らかであって，控訴人ドライバレッジが利用者の「補助者」ないし「手足」ということはできない。
したがって，控訴人らの上記主張は採用することができない。ア控訴人らは，   複製行為の主体を判断する上で，複製物の対象を誰が選択しているかが最重要視されなければならず，利用者は，自由な意思に基づき，電子ファイル化を希望する「特定の」書籍を複製の対象として選定し，控訴人ドライバレッジに電子ファイル化を注文・指示して，書籍を送付し，さらに複製された電子ファイルを使用しており，利用者の電子ファイル化する書籍の選択，調達，送付及び電子ファイル化の注文・指示がなければ，控訴人ドライバレッジが書籍をスキャンして電子ファイル化することはおよそ不可能であり，利用者のかかる行為，過程に控訴人ドライバ
出版社が，著作権者の了解
を得ずに，印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し，印刷がされる場合，複製の実現に当たり，出版社の役割が法的には複製行為の主体とみることができる程度に大きいと考えられているところ，これを本件についてみると，利用者が書籍の電子ファイル化を計画していること，対象書籍を調達していること，さらには対象書籍を提供（送付）して，電子ファイル化を依頼していることは，利用者を複製行為の主体と認めるに十分な事情旨は，私的複製は零細，微々たるものであって，権利者に与える影響が軽微であること及び私的領域の自由を確保するためであることという点にあるところ，これを本件サービスについていえば，本件サービスにおいては，複製物自体の数に変化は生じないので，複製は零細，微々たるものであって，控訴人らが書籍を電子ファイル化しても，被控訴人らを始めとする権利者に与える影響は軽微であること，私人である利用者が私的領域に使用するためだけに本件サービスが利用されていることからすれば，本件サービスは私的複製の趣旨に合致こそすれ，その趣旨を逸脱しないこと，その他，本件における複製の対象，方法，複製物への関与の内容，程度や本件サービスの実態，私的領域が拡大した社会的状況の変化等の諸要素を総合考慮して判断すると，複製行為の主体は利用者であって，控訴人ドライバレッジではない旨主張する。


イしかし，既に前記   及びで説示したとおり，利用者が，自由な意思に基づき，無数にある書籍から特定の書籍を購入し，又は既に対価を支払い取得済みである書籍から，電子ファイル化を希望する「特定の」書籍を複製の対象として選定し，控訴人ドライバレッジに電子ファイル化を注文・指示して，書籍を送付し，さらに複製された電子ファイルを使用しているからといって，独立した事業者として，複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。また，利用者の電子ファイル化する書籍の選択，調達，送付及び電子ファイル化の注文・指示がなければ，控訴人ドライバレッジが書籍をスキャンして電子ファイル化することはなく，また，書籍の電子ファイル化が単純かつ機械的な作業であり，スキャン機器が汎用品であって私人において容易にこれを準備・使用できるものであるとしても，そのことによって，独立した事業者として，複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。ウ控訴人らは，出版社が，著作権者の了解を得ずに，印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼する場合を挙げるが，本件サービスにおいては，控訴人ドライバレッジは，通常，書籍の電子ファイル化が，その書籍の著作権者の複製権を侵害するか否かを容易に知り得るのであって，その上で，本件サービスの内容を決定し，インターネットで宣伝広告を行うことによって不特定多数の一般顧客である利用者を誘引し，利用者から書籍の電子ファイル化の注文を受け付け，書籍の題名及び著作者等を確認した上で複製行為をしているのであるから，控訴人ドライバレッジと利用者の関係を，印刷業者と出版社の関係に類するものとみることは相当でなく，控訴人ドライバレッジを利用者の手足と評価することはできないというべきである。エ控訴人らは，著作権法３０条１項の趣旨に基づき，本件サービスは私的複製の趣旨に合致こそすれ，その趣旨を逸脱しないと主張するが，利用者について同条項の私的使用の目的が認められるからといって，利用者以外の現に複製を行った者の複製行為主体性が当然に失われるものではない。また，この点を措いても，本件サービスにおいて，控訴人ドライバレッジが，著作物である書籍について有形的再製を行っていることは明らかであり，有形的再製後の著作物及び複製物の個数によって「複製」の有無が左右されるものではないことは，である。また，書籍が電子ファイルに転換されることにより，同電子ファイルが容易に第三者に対して転々譲渡され得ることからすれば，本件サービスによる複製が零細，微々たるものであって権利者に与える影響が軽微であるなどと断定することはできない。
オ以上によれば，本件サービスにおける複製の対象，方法，複製物への関与の内容，程度や本件サービスの実態，私的領域が拡大した社会的状況の変化等の諸要素を総合考慮しても，控訴人ドライバレッジが本件サービスにおける複製行為の主体ではないとする控訴人らの主張は理由がない。３著作権法３０条１項の適用の可否（争点１－２）について
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限ら
れた範囲内において使用することを目的とする」
る者が複製する」ことを要件として，私的使用のための複製に対して著作権者の複製権を制限している。
そして，前記２のとおり，控訴人ドライバレッジは本件サービスにおける複製行為の主体と認められるから，控訴人ドライバレッジについて，上記要件の有無を検討することとなる。しかるに，控訴人ドライバレッジは，営利を目的として，顧客である不特定多数の利用者に複製物である電子ファイルを納品・提供するために複製を行っているのであるから，「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」ということはできず，上記①の要件を欠く。また，控訴人ドライバレッジは複製行為の主体であるのに対し，複製された電子ファイルを私的使用する者は利用者であることから，「その使用する者が複製する」ということはできず，上記②の要件も欠く。
したがって，控訴人ドライバレッジについて同法３０条１項を適用する余地はないというべきである。


控訴人らは，使用者の手足と評価できる者による複製であれば，その複製は，著作権法３０条１項の「その使用する者」による複製と法的に評価され，または，複製行為の主体である使用者については，同条項の私的複製に当たり，複製権侵害が認められないのであるから，その効果が使用者の手足として複製行為をした者にも及び，同人についても，複製権侵害が認められないこととなるところ，仮に，控訴人ドライバレッジが複製行為の主体と認められたとしても，本件においては，利用者も複製行為の主体と認められ，利用者と控訴人ドライバレッジの共同主体となるが，控訴人ドライバレッジは利用者の手足として書籍を電子ファイル化しているのであるから，控訴人ドライバレッジについては同条項が適用される旨主張する。しかし，前記２のとおり，本件サービスにおいて，控訴人ドライバレッジを利用者の「補助者」ないし「手足」と認めることはできないから，控訴人らの上記主張はそもそも前提となる事実を欠き，採用することができない。控訴人らは，著作権法３０条１項の趣旨は，私的複製は零細，微々たるものであるから，これが行われても著作権者に与える影響が軽微なこと，私的領域内の私人の自由な行為を保障すべきことにあるところ，本件サービスは，利用者個人が，私的領域において自由かつ簡単にできる書籍の電子ファイル化を代行するものにすぎず，利用者が書籍の購入，電子ファイル化する書籍の選別，送付，電子ファイルの様式に関する具体的な指示等をしていることから，利用者の私的領域内における自由な行為を実現するものであり，また，本件サービスにおいては，利用者が適法に取得した書籍を対象としており，権利者に対価が還元されていること，電子ファイル化に供された書籍は廃棄され，同一書籍から複数回の複製がされることはなく，大量複製を誘発しないこと，明示的に電子ファイル化を拒否する権利者の書籍については不可作家として本件サービスを利用できないことなど，本件サービスは零細な事業であり，著作権者に経済的な不利益を与えるものではないことをも考慮すれば，本件サービスによる書籍の電子ファイル化については，同条項の趣旨が妥当し，仮に控訴人ドライバレッジが利用者の手足といえないような場合であっても，控訴人ドライバレッジによる複製は利用者である「その使用する者」がした複製に当たり，同条項の適用がある旨主張する。著作権法３０条１項は，個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があり，また閉鎖的な私的領域内での零細な利用にとどまるのであれば，著作権者への経済的打撃が少ないことなどに鑑みて規定されたものである。そのため，同条項の要件として，著作物の使用範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」（私的使用目的）ものに限定するとともに，これに加えて，複製行為の主体について「その使用する者が複製する」との限定を付すことによって，個人的又は家庭内のような閉鎖的な私的領域における零細な複製のみを許容し，私的複製の過程に外部の者が介入することを排除し，私的複製の量を抑制するとの趣旨・目的を実現しようとしたものと解される。そうすると，本件サービスにおける複製行為が，利用者個人が私的領域内で行い得る行為にすぎず，本件サービスにおいては，利用者が複製する著作物を決定するものであったとしても，独立した複製代行業者として本件サービスを営む控訴人ドライバレッジが著作物である書籍の電子ファイル化という複製をすることは，私的複製の過程に外部の者が介入することにほかならず，複製の量が増大し，私的複製の量を抑制するとの同条項の趣旨・目的が損なわれ，著作権者が実質的な不利益を被るおそれがあるから，「その使用する者が複製する」との要件を充足しないと解すべきである。
そのほか，控訴人らは「その使用する者」についてるる主張するが，いずれも同条項の趣旨を逸脱するものであり，失当である。したがって，控訴人らの上記主張は採用することができない。以上によれば，本件サービスにおける複製行為について，著作権法３０条１項を適用することによって，これを適法とすることはできない。
４差止めの必要性（争点１－３）について
のとおり，控訴人ドライバレッジは，スキャン事業として，会員登録をした利用者から利用申込みがあると，有償で，書籍をスキャナーで読み取ることにより，書籍を電子的方法により複製して，電子ファイルを作成している。
そして，認定のとおり，控訴人ドライバレッジは，被控訴人らを含む作家１２２名及び出版社７社から送付され，その内容として同作家らはスキャン事業における利用を許諾していないが，同作家らの作品について依頼があればスキャン事業を行う予定があるかなどの質問が記載された本件質問書に対し，同作家らの作品について，利用者の依頼があってもスキャン事業を行うことがない旨回答し，そのウェブサイトにスキャン対応不可の著作者一覧として被控訴人らを含む著作者１２０名を掲載しながらも，本件質問書において利用を許諾しない作家として記載され，かつ，控訴人ドライバレッジのウェブサイトのスキャン対応不可の著作者一覧に掲載されている被控訴人Ｙ６及びＡの各作品について，利用者の注文を受けて，スキャンによって作成したＰＤＦファイルを収録したＤＶＤを納品し，さらに，本件質問書に対して回答した翌月である平成２３年１０月から平成２５年１月までの間に，原告作品を合計５５７冊スキャンし電子ファイル化して利用者に納品している。
そうすると，控訴人ドライバレッジは，今後も，本件サービスにおいて，原告作品をスキャナで読み取って電子ファイルを作成し，被控訴人らの著作権を侵害するおそれがあるというべきであるから，控訴人ドライバレッジに対し，第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することを差し止める必要性がある。
以上のとおりであるから，被控訴人らの控訴人ドライバレッジに対する著作権法１１２条１項に基づく差止請求は理由がある。
５不法行為に基づく損害賠償請求の成否及び損害額（争点２）について著作権者が，著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し，著作権法１１２条１項に基づく差止請求をする場合には，著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様，著作権者において，具体的事案に応じ，著作権取得に係る事実に加え，著作権侵害又は侵害するおそれに係る事実を主張立証する責任を負うのであって，著作権者が主張立証すべき事実は，不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない（損害賠償請求では，故意又は過失に加え，損害の発生及びその額を主張立証する責任を負う点が異なる。）。そうすると，著作権法１１２条１項に基づく差止請求権は，著作権者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。
したがって，著作権者が，著作権法１１２条１項に基づく差止めを請求するため訴えを提起することを余儀なくされ，訴訟追行を弁護士に委任した場合には，その弁護士費用は，事案の難易その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り，著作権侵害又は侵害のおそれと相当因果関係に立つ損害というべきである。


主                    文
１本件訴えを却下する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
大阪府知事が昭和６３年２月２９日付けでした一般国道×号線・Ａ国道に関する都市計画決定が無効であることを確認する。
第２事案の概要
本件は，都市計画法（平成１１年法律第８７号による改正前のもの。以下同じ。）に基づき昭和６３年にされた道路整備に関する都市計画の決定について，そこで定めた都市計画施設の区域内に居住等している原告らが，上記都市計画決定には瑕疵があるとして，その無効確認を求めている抗告訴訟（行政事件訴訟法３条４項）である。
１前提事実等（事実については，争いがないか，証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。）
(1)当事者
原告らはいずれも大阪府泉南郡α町βに居住する者である（争いなし）。
(2)都市計画法の定める手続の概略
都市計画法は，都道府県又は市町村が道路等の都市施設を都市計画事業として整備しようとする場合，まず，都市計画において当該都市施設を定め（同法１１条），都市計画の決定をし（同法１８条，１９条），具体的に事業を施行しようとする段階で都市計画事業の認可又は承認（以下「認可等」という。）という手続をふみ（同法５９条），その上で当該事業が施行されるという仕組みを採用している。
(3)本件に関する事業の概要（甲３，６，７，乙１，３から６まで，弁論の全趣旨）
アＡ国道は，大阪市を起点として和歌山市に至る主要幹線道路である一般国道×号線の慢性的な交通渋滞や，それによる都市機能の低下を解消することを目的として整備する道路であり，昭和５８年度までに，大阪府堺市から阪南市までの区間約３２．８キロメートルが供用された。Ａ国道の延伸事業は，その後の交通量の増加に対処するため，残る阪南市から和歌山市までの区間約２０．６キロメートル（このうち大阪府域にあるのは約１６．０キロメートルである。）を整備するものである。イ昭和６２年当時，Ａ国道の延伸部に関連する都市計画道路は，①Ａ国道部分に相当するγ都市計画道路×号Ａ国道，同××号Ａ国道及びα都市計画道路×号Ａ国道と，②一般国道×号の現道路部分に相当するγ都市計画道路×××号国道×号線及びα都市計画道路××号国道×号線から成っていた。このうちα町域に位置するものは，①α都市計画道路×号Ａ国道及び②同××号国道×号線の２路線（以下，併せて「α都市計画道路」という。）であった。
ウ大阪府は，昭和６２年９月，国（建設省）からＡ国道の延伸に係る計画原案の送付を受け，同年１０月から同年１１月にかけて，α町とともに，都市計画法１６条１項に基づき，地元説明会を開催した。他方，α町においては，α町都市計画審議会への付議と同月２５日の決議を経てα都市計画道路の原案が作成され，同月２６日，α町長から大阪府知事に対し上記原案が送付された。
エ大阪府知事は，都市計画法２３条６項に基づき，昭和６２年１２月１６日付けでα都市計画道路のうちＡ国道に係る都市計画の決定について建設省近畿地方建設局長と協議を行い，同月２８日付けで同局長から支障がない旨の回答を得，α都市計画道路のうち国道×号に係る都市計画の決定についても同月１８日付けで同局長と協議を行い，同月２３日付けで支障がない旨の回答を得た。
オ大阪府知事は，都市計画法１８条１項に基づき，α都市計画道路に係る都市計画の決定について昭和６３年１月５日付けでα町長に意見を求め，同月６日付けで支障がない旨の回答を得たことから，同法１７条１項に基づき，同月８日付けでα都市計画道路を決定しようとする旨を告示（昭和６３年大阪府告示第○号）するとともに，当該都市計画の案を同日から２週間公衆の縦覧に供した。
カ大阪府知事は，都市計画法１８条１項及び２項に基づき，大阪府都市計画審議会にα都市計画道路に係る都市計画の決定の案を付議し，併せて意見書要旨の提出を行い，昭和６３年２月１９日付けで上記審議会の議決を得た。キ大阪府知事は，α都市計画道路に係る都市計画の決定について，昭和６３年２月２３日付けで都市計画法１８条３項に基づく建設大臣の認可を受けた。ク大阪府知事は，都市計画法１８条１項に基づき，昭和６３年２月２９日付けでα都市計画道路に係る都市計画の決定（以下「本件都市計画決定」という。）をし，同日，同法２０条１項に基づき，告示（昭和６３年大阪府告示第○号）をするとともに，建設大臣及びα町に対し関係図書の写しを送付し，同条２項に基づき，これを公衆の縦覧に供した。
ケ本件都市計画決定の内容は，α町δを起点として同町βを終点とする自動車専用道路，延長８６００メートル，幅員２０．５メートル，構造形式は地表式（一部地下式，嵩上げ式）とするものであり，具体的なルートは，阪南市との境をトンネルで抜け，府立Ｂ高校，ε駅前団地の山側からζ地区に入り，Ｃ本線と並行してη駅の東側，θ集落の西側を通過し，ι峠をトンネルで抜けて和歌山市との境に至るもので，途中，一般国道×号線との接続を図るために，δ，ζ及びβの３ランプを設置することとしている。
(4)本件都市計画決定後の経過
アＡ国道の延伸部については，本件都市計画決定の定めるルートが最適でないなどとしてその変更を求める住民団体とα町との間で協議等がその後も断続的に続けられている（甲１，２，１９から２４まで，弁論の全趣旨）。イ大阪府知事は，平成１６年１２月２８日，都市計画法２１条に基づき，本件都市計画決定を変更する決定を行い，名称についても「α都市計画道路×号Ａ国道」を「κ都市計画道路×号Ａ国道」に，「α都市計画道路××号国道×号線」を「κ都市計画道路××号国道×号線」に，それぞれ改め，同日付けで告示し（平成１６年大阪府告示第○号），その関係図書の写しを公衆の縦覧に供した（弁論の全趣旨）。
ウ大阪府においては，平成２１年度以降も，α都市計画道路の変更を議題とした都市計画公聴会が開催されている（甲２６から２８まで）。
(5)本件訴えの提起等
ア原告らを含む住民等は，平成１９年１０月２日，国及び被告を相手方とし，Ａ国道の延伸部に係るルートの変更等を求めて公害調停の申立てをした（甲８）。


イ原告らは，平成２１年９月１５日，本件訴えを提起し，平成２２年２月２３日付けの訴えの変更申立書をもって，本件都市計画決定において定められたルートは最適でなく，α町都市計画審議会でされたα町職員の発言は他の機会にされた説明との間で相違があるから，昭和６２年１１月２５日に上記審議会がした決議には，原告らに対し必要な説明を怠り，適切な住民参加を欠いた瑕疵があり，上記決議を前提としてされた本件都市計画決定にも重大かつ明白な瑕疵があることになると主張して，本件都市計画決定が無効であることの確認を求めた（顕著な事実）。ウ当裁判所は，本案前の争点についての判断を先行させるため，平成２２年１２月１４日，口頭弁論を終結した（顕著な事実）。２本件の本案前の争点は，本件都市計画決定が処分に該当するか否かであり，この点に関する当事者の主張は，次のとおりである。
(1)原告らの主張
ア都市計画法に基づき都市計画施設に係る都市計画決定がされた場合には，都市計画施設の区域内における建築の規制が行われるなど，地域住民の権利が制限されることになるから，本件都市計画決定は抗告訴訟の対象になる処分に該当する。
イ原告らのうち原告Ｄは，都市計画施設の区域内の土地について，農地法３条に基づく農地の所有権移転及び賃借権の設定に係る許可の申請をしたところ，α町農業委員会から申請の取下げを要請され，許可を受けることができなかったものであるから，現に財産権の制限を受けているといえる。その余の原告についても，原告Ｄと同様に農地法上の許可の申請をすれば，申請の取下げを要請されることが明らかであり，財産権の侵害を受けることが十分に予想される。
ウ被告は，具体的な権利変動が生じる土地収用等の個々の処分を待って救済を求めれば足りると主張するが，そうした処分を待って対処するよりも，都市計画を処分と捉えその無効を確認する方がより抜本的な紛争解決を可能とする。
(2)被告の主張
ア行政事件訴訟法３条２項が処分の取消しの訴えの対象として規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは，公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい，この理は，処分の無効等確認の訴え（同条４項）についても変わらない。イ本件都市計画決定は，都市計画法１１条１項に規定する都市施設（道路）に関する都市計画決定であるところ，道路に関する都市計画決定は，道路の位置，区域や種別，構造等極めて基本的な事項のみを，高度の行政的，技術的裁量によって一般的，抽象的に決定する性質のものである。したがって，本件都市計画決定は，原告らのいかなる具体的な権利にいかなる具体的な変動を及ぼすかを確定させるものではなく，原告らの法律上の地位ないし権利関係に対し直接具体的な効果を生じさせるものでもない。ウ都市計画決定に関して関係住民に具体的な権利変動が及ぶのは，都市計画決定に基づき行政庁によって道路法に基づく処分や土地収用に関する処分等具体的，個別的な処分がされたときであるから，それ以前の段階において，本件都市計画決定が原告らの権利に対して具体的な変動を及ぼすことはないというべきである。
第３争点に対する判断
１行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは，公権力の主体である国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって，直接国民の権利義務を形成し，又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい（最高裁判所昭和３０年２月２４日第一小法廷判決・民集９巻２号２１７頁，同裁判所昭和３９年１０月２９日第一小法廷判決・民集１８巻８号１８０９頁），同条４項にいう処分の意義もこれと異ならないものと解される。
ところで，本件訴えは，大阪府知事がα都市計画道路についてした本件都市計画決定を行政庁の処分と捉えてその無効確認を求めるものであるが，前記第２の１(2)のとおり，都道府県が都市施設である道路を都市計画事業として整備しようとする場合，都市計画において当該都市施設を定め（都市計画法１１条），都市計画の決定をし（同法１８条），具体的に事業を施行しようとする段階で都市計画事業の認可等の手続をふんで（同法５９条），事業を施行するものとされている。都市施設について都市計画に定められる事項は，都市施設の種類，名称，位置及び区域であり（同法１１条２項），このうち道路については政令等により，その種別（自動車専用道路，幹線街路，区画街路又は特殊街路の別）及び構造（幅員並びに嵩上式，地下式，掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別）が定められることとされている（都市計画法施行令（平成１０年政令第３３１号による改正前のもの）６条１項１号，２項，都市計画法施行規則（平成５年建設省令第１４号による改正前のもの）７条１号，２号。乙２）が，これらも事業の対象となる道路に係る基本的な事項にとどまっている。
なるほど都市計画決定がされると，以後その内容に従って都市計画事業が進捗し，事業の施行に至ることが予定されているといえるものの，決定後の事情の変化等により当該都市計画自体が変更されることもあり得るところである。さらに，都市計画事業のための土地等の収用又は使用との関係でも，都市計画法５９条の認可等がされて初めて，都市計画事業を土地収用法３条に掲げる事業に該当するものとみなし，その認可等を事業認定に代えるものとしていること（都市計画法６９条，７０条１項）も考え併せれば，都市計画決定がされた段階では，それによって直ちに都市計画施設の区域内の土地について権利を有する者や当該区域内に居住する者の具体的な権利・利益が左右されることが法律上認められているものではないというべきである。
そうすると，大阪府知事が行った本件都市計画決定は，それによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものには当たらないというべきである。
２この点に関し，原告Ｄは，β地区内において耕作をしており，土地２筆（地目・いずれも田，地番×番及び××番２）について，それぞれ平成２０年１２月３日売買（条件・農地法３条の許可）を原因とする条件付所有権移転仮登記を受け（甲９，１０），平成２１年１月１５日，上記各土地を含む４筆の土地について所有権移転の許可の申請（甲１３）等をしたところ，α町農業委員会から申請の取下げを要請され，求めていた許可を受けることができなかったとして，本件都市計画決定が存在していることにより既に財産権の制限を受けていると主張する。


平成２５年３月６日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２３４号審決取消請求事件
平成２５年１月２８日口頭弁論終結
判                決
原            告      サノフィーアベンティス・ドイチュラン
ト・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレン
クテル・ハフツング
訴訟代理人弁理士      結      田      純      次同                    竹      林      則      幸同                    石      井      淑      久被            告      ノボ・ノルデイスク・エー／エス訴訟代理人弁理士      園      田      吉      隆同                    小      林      義      教
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８０００９６号事件について平成２４年２月２３日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯等
被告は，発明の名称を「注射針の装着システムと注射針アセンブリの装着方法」とする特許（特許第４４７２５２２号。平成１５年６月３０日国際出願，パリ条約による優先権主張・２００２年７月３日（米国），同年８月１日（デンマーク），平成２２年３月１２日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。原告は，平成２３年６月９日，本件特許について無効審判請求（無効２０１１－８０００９６号）をし，これに対し，被告は，同年９月２７日付け訂正請求書（甲１４。以下「本件訂正請求書」という。）により，特許請求の範囲の記載を訂正した（以下，「本件訂正」といい，下記請求項１に係る訂正を「訂正事項１」と，下記請求項６に係る訂正を「訂正事項２」という。）。
特許庁は，平成２４年２月２３日付けで，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年３月２日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，これらの請求項に係る発明を項番号に対応して，「訂正特許発明１」などといい，これらをまとめて「訂正特許発明」という。下線は訂正部分を示す。）。
【請求項１】
注入装置の，注射針アセンブリ（５００）を注射針マウント（１００）に装着す
るための注射針装着システムにあって，
注射針アセンブリ（５００）は，
注射針に取付けられたハブ（１０）を有し，ハブ（１０）は円筒形の内壁（２０）
を有し，
注射針マウント（１００）は，
頂端部を有する円筒形の外壁（１１０）を有し，
注射針アセンブリ（５００）が更に，
ハブ（１０）の円筒形の内壁（２０）から内側に放射状に突き出た複数の突起（３０）を有し，
注射針マウント（１００）が更に，
円筒形の外壁（１１０）に設けられたスレッド（２００）と，円筒形の外壁（１１０）の頂端部から始まり，円筒形の外壁（１１０）の円筒軸（１０００）に概ね平行する通路を画定する，円筒形の外壁（１１０）に設けられた複数の溝（１２０）
とを有し，
注射針マウント（１００）の少なくとも一つの溝（１２０）が，第一の領域（１３０）と，第一の領域（１３０）に対してある角度を有する第二の領域（１５０）
とを有し，
複数の突起（３０）は，バヨネット結合を形成するため複数の溝（１２０）と相互に作用し，スレッド（２００）は，はめ合わせに適合する従来のねじ式注射針アセンブリを注射針マウント（１００）にねじ込んで接続することに適しており，前記溝（１２０）は，前記外壁（１１０）に前記スレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止することを特徴とする注射針装着システム。
【請求項２】
第一の領域（１３０）と第二の領域（１５０）間の角度が９０°又はそれ未満であることを特徴とする請求項１に記載の注射針装着システム。
【請求項３】
溝（１２０）の第一の領域（１３０）が，注射針マウント（１００）の入口部分（１３５）を画定する頂端部において最も幅が広いことを特徴とする請求項１又は２に記載の注射針装着システム。
【請求項４】
突起（３０）が円形の面を有することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の注射針装着システム。
【請求項５】
更に，注射針ハブ（１０）が注射針マウント（１００）上に確実に装着されたことを感触で及び／又は聴覚で認識できる手段を有することを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の注射針装着システム。
【請求項６】
円筒形の外壁（１１０）が，頂端部と，円筒形の外壁（１１０）に標準のねじ式注射針アセンブリを受け入れるため円筒形の外壁（１１０）に設けられたスレッド
（２００）とを有し，
複数の溝（１２０）が，円筒形の外壁（１１０）の頂端部から始まり，円筒形の外壁（１１０）の円筒軸（１０００）に概ね平行する通路を画定するように，円筒
形の外壁（１１０）に設けられ，
注射針マウント（１００）の少なくとも一つの溝（１２０）が，第一の領域（１３０）と，第一の領域（１３０）に対してある角度を有する第二の領域（１５０）
とを有しており，
前記溝（１２０）は，前記外壁（１１０）に前記スレッド（２００）よりも深く刻まれ，内壁（２０）から内側に放射状に突き出た複数の突起（３０）を有するハブと前記注射針マウント（１００）とをバヨネット結合する際に，前記複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止すること，を特徴とする注射針マウント（１００）。
【請求項７】
第一の領域（１３０）と第二の領域（１５０）間の角度が９０°又はそれ未満であることを特徴とする請求項６に記載の注射針マウント（１００）。
【請求項８】
溝（１２０）は，入口部分（１３５）を形成する注射針マウント（１００）の頂端部において最も幅が広いことを特徴とする請求項６又は７に記載の注射針マウント（１００）。
【請求項９】


注射針マウント（１００）は，注射針アセンブリ（５００）を装着し，
注射針アセンブリ（５００）は，
注射針（５１０）に取付けられたハブ（１０）を有し，ハブ（１０）は，円筒形の内壁（２０）から内側に放射状に突き出た複数の突起（３０）を有する円筒形の内壁（２０）を有していること，を特徴とする請求項６ないし８のいずれかに記載の注射針マウント（１００）。
【請求項１０】
注射針アセンブリ（５００）の突起（３０）が円形の面を有することを特徴とする請求項９に記載の注射針マウント（１００）。
【請求項１１】
注射針アセンブリ（５００）の突起（３０）が円筒軸（１０００）に垂直に突き出ていることを特徴とする請求項９又は１０に記載の注射針マウント（１００）。
【請求項１２】
注射針アセンブリ（５００）の突起（３０）が注射針マウント（１００）の頂端部と向かい合ったハブ（１０）の近接端の近くに配置されていることを特徴とする請求項９ないし１１のいずれかに記載の注射針マウント（１００）。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，①本件訂正は，特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とし，明細書及び図面に記載されている事項の範囲内のものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない，②訂正特許発明は，甲２（実公昭２６－１４３９５号公報）に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものではなく，特許法２９条２項により，無効とすることはできない，というものである。審決は，上記結論を導くに当たり，甲２に記載された発明の内容，同発明と訂正特許発明１との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)甲２発明１の内容
「注射器の，注射針を先金３に装着使用する構造にあって，
注射針は，
針１０に取り付けられた座９を有し，座９は円筒形の内壁を有し，
先金３は，
前端部を有する筒形の前方側壁を有し，
注射針が更に，
座９の外側に複数の凸子７が設けられ，
先金３が更に，
筒形の前方側壁の前端部から始まり，筒形の前方側壁の中心軸に概ね平行する平行部分を有する，筒形の側壁を貫通するように設けられた複数の斜溝４を有し，先金３の少なくとも一つの斜溝４が，平行部分と，平行部分に対して所定角度を
有する斜行部分とを有し，
複数の凸子７は，複数の斜溝４と係合し注射針は確実に定着保持される，構造。」
(2)訂正特許発明１と甲２発明１との一致点
「注入装置の，注射針アセンブリ（５００）を注射針マウント（１００）に装着
するための注射針装着システムにあって，
注射針アセンブリ（５００）は，
注射針に取付けられたハブ（１０）を有し，ハブ（１０）は円筒形の内壁（２０）
を有し，
注射針マウント（１００）は，
頂端部を有する円筒形の外壁（１１０）を有し，
注射針アセンブリ（５００）が更に，
ハブ（１０）から突き出た複数の突起（３０）を有し，
注射針マウント（１００）が更に，
円筒形の壁の円筒軸（１０００）に概ね平行する通路を画定する，円筒形の壁に
設けられた複数の溝（１２０）とを有し，
注射針マウント（１００）の少なくとも一つの溝（１２０）が，第一の領域（１３０）と，第一の領域（１３０）に対してある角度を有する第二の領域（１５０）
とを有し，
複数の突起（３０）は，バヨネット結合を形成するため複数の溝（１２０）と相互に作用する注射針装着システム。」
(3)訂正特許発明１と甲２発明１との相違点
ア相違点１
複数の突起（３０）が，訂正特許発明１では，「ハブ（１０）の円筒形の内壁（２０）から内側に放射状に突き出た複数の突起（３０）」であるのに対し，甲２発明１では，ハブ（１０）の外側に突き出た複数の突起（３０）である点。
イ相違点２
円筒形の壁に設けられた複数の溝（１２０）が，訂正特許発明１では，「円筒形の外壁（１１０）に設けられた複数の溝」であるのに対し，甲２発明１では，円筒形の壁を貫通するように設けられた複数の溝（１２０）である点。
ウ相違点３
訂正特許発明１では，注射針マウント（１００）が，「円筒形の外壁（１１０）に設けられたスレッド（２００）」を有し，「スレッド（２００）は，はめ合わせに適合する従来のねじ式注射針アセンブリを注射針マウント（１００）にねじ込んで接続することに適しており，溝（１２０）が，外壁（１１０）にスレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止する」のに対し，甲２発明１では，注射針マウント（１００）が，「円筒形の外壁（１１０）に設けられたスレッド（２００）」を有しておらず，また，「スレッド（２００）は，はめ合わせに適合する従来のねじ式注射針アセンブリを注射針マウント（１００）にねじ込んで接続することに適して」いるものではなく，さらに，甲２発明１の溝（１２０）が，「外壁（１１０）にスレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止する」「溝（１２０）」でもない点。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
(1)取消事由１（本件訂正の適否に係る判断の誤り）
ア訂正事項の認定の誤り
訂正事項１のうち請求項１の「適していること」を「適しており」と訂正すること，及び訂正事項２のうち請求項６の「有していること」を「有しており」と訂正することは，本件訂正請求書に添付された特許請求の範囲には記載されているが，本件訂正請求書自体には記載されていないから，どちらに訂正するものか特定できない。したがって，本件訂正における訂正事項の認定には誤りがある。また，審判長は，上記のような齟齬がある場合，訂正請求書の補正を命ずべきところ（特許法１３３条１項），本件審判では，上記齟齬を放置したまま訂正事項を認定したものであり，手続違背がある。
イ訂正の目的に関する判断の誤り
審決は，上記アの訂正事項について，表現を整えるものであるから，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当すると判断する。


しかし，審決は，上記のとおり，本件訂正請求書の齟齬により訂正事項が特定できないにもかかわらず，上記アの訂正事項を認定し，訂正の目的を判断したものであって，本件訂正における目的の判断には誤りがある。ウ新規事項の追加，特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り本件特許に係る願書に添付した明細書（以下「本件特許明細書」という。）には，「前記溝（１２０）」は，「前記外壁（１１０）」に「前記スレッド（２００）」よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に「前記複数の突起（３０）」が誤って複数の「スレッド（２００）」に導入されることを防止することは記載されていない。また，本件特許に係る願書に添付した図面（別紙図１，２等。以下「本件特許図面」という。）は，突起がスレッドよりも深く刻まれた溝に挿入できる太さ，あるいは深く刻まれた溝の底近くに達する長さを有するものであることなど，突起と溝との寸法関係等を読み取ることができる程度の詳しさでは描かれていない。本件特許図面に描かれている溝の深さは，スレッド間に導入しないように形成された突起の長さに対応するものとは限らず，クリアランスを取ったもの，汎用性を考慮して幅を持たせたもの，製造の便宜上深く形成されたものなどが考えられ，その技術的意義が明らかでない。
したがって，訂正事項１のうち「前記溝（１２０）は，前記外壁（１１０）に前記スレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止する」との記載は，本件特許明細書及び本件特許図面から導き出すことができない事項であり，願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内の訂正ではなく，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであるから，審決の訂正事項１に係る判断には誤りがある。また，訂正事項２は，実質的に訂正事項１と同様の訂正をするものであるから，審決の訂正事項２に対する判断にも同様に誤りがある。
エ以上のとおり，審決には本件訂正の適否に係る判断に誤りがある。
(2)取消事由２（本件特許発明の認定の誤り）
上記(1)のとおり，本件訂正は認められるべきものではなく，本件特許発明は，本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきものであるから，審決の本件特許発明の認定には誤りがある。
(3)取消事由３（相違点３の認定の誤り）
上記(1)のとおり，本件訂正は認められるべきものではなく，本件特許発明は，本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきものであるから，審決の相違点３の認定には誤りがある。
(4)取消事由４（相違点３の容易想到性判断の誤り）ア注射針のハブの接続（装着）構造として，バヨネット結合，ねじ結合，スナップロック結合及び嵌合摩擦結合は，周知の技術であって，適宜選択し得るものである。また，甲２，５（特表平８－５０１２４２号公報），１６の１（英国特許第３０２９７４号明細書）のように，１つの注射器の注射針マウントに異なる接続手段を併設することにより，異なる接続手段を有する注射針のハブを接続可能とすることは，注射器の分野において周知の技術課題として存在していた。さらに，バヨネット結合構造とねじ結合構造を有する，甲６の１（独国実用新案第２０１０１５９４号明細書），７（特開平６－１５７１７４号公報）記載の発明の接続技術は，甲２発明１のバヨネット結合構造（甲２の第１図，第２図（別紙図３，４）参照）と甲４（特開２００１－１６１８１７号公報），５に記載されるような周知のねじ結合構造を併設させる動機付けとなる。
したがって，甲２発明１のバヨネット結合構造による注射針マウントに，ねじ結合構造のねじ（接続手段）を有する注射針のハブを接続できるようにするため，甲４，５に記載されるような周知のねじ結合構造のねじ（接続手段）を組み合わせることは，当業者が容易に想到し得たことである。
イバヨネット結合構造における突起と溝との寸法，構造等は，バヨネット結合構造が形成され，確実に接続動作が行えるように，溝の幅，突起の径，溝の幅と突起の径の相互関係の設定，溝の深さと突起の長さの相互関係の設定などが，適宜設計されるものである。
したがって，バヨネット結合を形成する際に複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止するため，溝（１２０）が，外壁（１１０）にスレッド（２００）よりも深く刻まれるように形成することは，単なる設計的事項にすぎない。
ウ以上によれば，甲２発明１のバヨネット結合構造による注射針マウントに，ねじ結合構造のねじ（接続手段）を有する注射針のハブを接続できるようにするため，甲４，５に記載されるような周知のねじ結合構造のねじ（接続手段）を組み合わせ，バヨネット結合構造の溝を，ねじ結合構造のスレッド（ねじ山）にスレッドより深く刻み，併設することは当業者が容易に想到し得たことである。
エ     被告の主張に対して
被告は，甲２発明１に係る注射器は，嵌合摩擦接続（装着）を否定し，バヨネット結合による接続（装着）を採用したものであると主張する。しかし，甲２には，嘴筒の前半部のみを稍急傾斜テーパーに形成することが記載されており，甲２記載の注射針マウント構造は，バヨネット結合による接続（装着）と，緩いテーパー部を用いる嵌合摩擦による接続（装着）が併存されたものと理解することができる。また，被告は，甲５記載の発明が回転の回避を解決課題としているから，一部回転運動を伴うバヨネット結合を採用する甲２発明１に，甲５記載の発明を組み合わせることには阻害事由があると主張する。しかし，甲５には，針ホルダーが，アンプル又はカートリッジのねじ上を回転することにより螺着できるように形成されることが記載されており，甲５記載の発明のマウント構造は，スナップロック結合だけではなく，ねじ結合を利用することも示されている。また，バヨネット結合の接続（装着）動作は，突起を溝に沿って軸方向に直線的に移動し，係止するときに僅かに回動させて係止する構造であるから，ホルダー部分にバヨネット結合を採用したときに，注射針の先端が密封栓を貫通する動作は，軸方向に直線的に移動するスナップロック結合と基本的に同じ動作といえる。したがって，甲２発明１に甲５記載の発明を組み合わせることに阻害事由はない。
オ以上のとおり，審決の相違点３に係る容易想到性の判断には誤りがあり，本件訂正発明は，特許法２９条２項に基づく無効理由がある。
２被告の反論
(1)取消事由１（本件訂正の適否に係る判断の誤り）に対して
ア訂正事項の認定の誤りについて


本件訂正請求書の「７．２訂正の内容」には，訂正事項１，２のとおり，訂正事項が記載されており，訂正事項１，２に係る訂正の対象，箇所及び内容は，いずれも明確に特定されており，審決の訂正事項の認定に誤りはない。また，本件訂正請求書に訂正内容が文言どおり記載されていなかったとしても，上記のとおり，訂正事項は明確に特定されているから，審判長は本件訂正請求書について補正を命ずる必要はなく，本件審判手続に手続違背はない。
イ訂正の目的に関する判断の誤り
上記アのとおり，本件訂正請求書において，訂正事項１，２に係る訂正の対象，箇所及び内容は，いずれも明確に特定されている上，「適していること」を「適しており」にする訂正，及び「有していること」を「有しており」にする訂正は，表現を整えるものであり，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに当たる。ウ新規事項の追加，特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り本件特許図面１，２（別紙図１，２）によれば，注射針マウント（１００）の円筒形の外壁（１１０）に，円筒軸（１０００）に概ね平行するように形成された複数の溝（１２０）は，スレッド（２００）よりも深く刻まれているものと理解される。また，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１には，「複数の突起（３０）は，バヨネット結合を形成するために複数の溝（１２０）と相互作用し」との記載があり，「突起」と「溝」が相互作用してバヨネット結合を形成するものと理解することができる。
そうすると，「溝が外壁にスレッドよりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に複数の突起が誤って複数のスレッドに導入されることを防止する」点は，本件特許図面，特許請求の範囲の記載から明白に導き出すことができる事項であり，訂正事項１は，新規事項の追加，特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更に当たらない。また，訂正事項２（請求項６の訂正）についても同様である。(2)取消事由２（本件特許発明の認定の誤り）に対して上記(1)のとおり，本件訂正は認められるべきものであるから，本件訂正に基づいてされた本件特許発明の認定に誤りはない。
(3)取消事由３（相違点３の認定の誤り）に対して上記(2)のとおり，本件特許発明の認定に誤りはないから，これに基づいてされた相違点３の認定にも誤りはない。
(4)取消事由４（相違点３の容易想到性判断の誤り）に対してア甲２発明１に係る注射器は，バヨネット結合による接続（装着）と嵌合摩擦接続（装着）との２種類の接続（装着）手段を有するものではなく，嵌合摩擦接続（装着）を否定した上で，バヨネット結合による接続（装着）を採用するものである。
また，甲４の段落【００２４】には，「バヨネットタイプの構造」と記載されているものの，これはカラーとアウタハブとの間の種々あるネジ結合の構造の一例として挙げられているにすぎず，甲４には，カラーとアウタハブとの結合に，２種類以上の結合様式を可能ならしめる構造を採用することの記載も示唆もない。さらに，甲５記載の発明は，回転運動により針をねじ込むことによってゴムの摩滅が生じるという課題を解決するものであり，回転なしでカートリッジアンプルに取り付けられる針ホルダーに係る発明である。これに対し，バヨネット結合は，一部回転運動を伴う構成であり，バヨネット結合のはめ込みにおいては最後の回転の際にカートリッジアンプルと針ホルダーの間の摩擦による抵抗が最も大きくなるものと解される。したがって，バヨネット結合を採用する甲２発明１に回転運動を回避することを課題とする甲５記載の発明を組み合わせることには阻害事由がある（なお，甲５記載の発明は，溝とスレッドを同じ深さとしているので，突起が溝にもスレッドにも入る可能性があり，訂正特許発明１の課題を解決することもできない。）。
そして，甲６の１記載の発明は，ヘアーシャンプー等の化粧用製品の入った容器に係る発明であって，甲２発明１の具体的な技術分野である注射器とは技術的関連性がなく，容器に接続する具体的な対象も全く異なっている（なお，甲６の１には，円筒形の外側にバヨネット結合の溝のみならず，ねじ結合のスレッドをも有する接合構造が開示されているが，溝をスレッドよりも深く刻むことを示すものではなく，バヨネット結合を形成する際に複数の突起が誤って複数のスレッドに導入されることを防止するという解決課題も示されていない。）。
以上のとおり，甲２及び甲４には，２種類の接続（装着）手段を設けるとの記載も示唆もなく，バヨネット結合を採用する甲２発明１に回転運動を回避することを課題とする甲５記載の発明を組み合わせることには阻害事由があるから，甲２発明１に甲４，５に記載されるような周知技術を適用することが容易であったとはいえない。
イ甲２，４，５，６の１，７の１には，溝が外壁にスレッドよりも深く刻まれることは記載も示唆もされておらず，バヨネット結合を形成する際に複数の突起が誤って複数のスレッドに導入されることを防止するという作用効果又は技術課題も記載されていない。
ウ以上によれば，甲２発明１に甲４，５に記載されるような周知技術を適用することにより，相違点３に係る構成が容易に想到できたとはいえない。審決の本件訂正発明に係る容易想到性判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由には理由がないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（本件訂正の適否に係る判断の誤り）について
(1)訂正事項の認定の誤り
原告は，本件訂正における訂正事項の認定には誤りがある上，齟齬を放置したまま訂正事項を認定した手続違背があると主張する。
しかし，本件訂正請求書（甲１４）の「７．２訂正の内容」には，「添付特許請求の範囲に記載のとおり。」と記載され，添付された特許請求の範囲の記載からは，請求項１の「適していること」を「適しており」と訂正すること，及び請求項６の「有していること」を「有しており」と訂正することが容易に理解されることからすれば，「７．３訂正の要旨」等にその旨の記載がないからといって，訂正事項が不特定であるとはいえない。
したがって，本件訂正における訂正事項の認定には誤りがあるとの原告の上記主張，及びこれを前提とした手続違背の主張は，採用することができない。
(2)訂正の目的
原告は，審決には，上記(1)の訂正における目的の判断に誤りがあると主張する。しかし，上記(1)の訂正は，請求項１の「適していること」を「適しており」と，請求項６の「有していること」を「有しており」と表現を整えるものであり，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。


したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)新規事項の追加，特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り原告は，訂正事項１のうち「前記溝（１２０）は，前記外壁（１１０）に前記スレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止する」との記載は，本件特許明細書及び本件特許図面から導き出すことができない事項であり，願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内の訂正ではなく，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものである，訂正事項２も同様である，と主張する。
しかし，原告の上記主張は，以下のとおり，採用することができない。
ア事実認定
(ｱ)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである。
「【請求項１】
注入装置の，注射針アセンブリ（５００）を注射針マウント（１００）に装着す
るための注射針装着システムにあって，
注射針アセンブリ（５００）は，
注射針に取付けられたハブ（１０）を有し，ハブ（１０）は円筒形の内壁（２０）
を有し，
注射針マウント（１００）は，
頂端部を有する円筒形の外壁（１１０）を有し，
注射針アセンブリ（５００）が更に，
ハブ（１０）の円筒形の内壁（２０）から内側に放射状に突き出た複数の突起（３０）を有し，
注射針マウント（１００）が更に，
円筒形の外壁（１１０）に設けられたスレッド（２００）と，円筒形の外壁（１１０）の頂端部から始まり，円筒形の外壁（１１０）の円筒軸（１０００）に概ね平行する通路を画定する，円筒形の外壁（１１０）に設けられた複数の溝（１２０）
とを有し，
注射針マウント（１００）の少なくとも一つの溝（１２０）が，第一の領域（１３０）と，第一の領域（１３０）に対してある角度を有する第二の領域（１５０）
とを有し，
複数の突起（３０）は，バヨネット結合を形成するため複数の溝（１２０）と相互に作用し，スレッド（２００）は，はめ合わせに適合する従来のねじ式注射針アセンブリを注射針マウント（１００）にねじ込んで接続することに適していること，を特徴とする注射針装着システム。」
(ｲ)本件明細書（甲１）には，以下の記載がある。
「【０００１】
発明の技術分野
本発明は一般に注入装置に関する。特に，注入装置や注入装置に実装されているアンプルに注射針を装着する方法とシステムに関する。」
「【０００３】
特に，ペン型注入装置は，薬剤やインスリンのような生物製剤を投与するための正確，簡便，且つ，多くの場合独立的な方法であることが立証されている。・・・」
「【０００４】
・・・注射針マウントは通常ねじ山付きの装着面を有し，これによって，例えば注射針とハブから構成される注射針アセンブリをこの装着面に回転挿入することが出来る。・・・」
「【０００５】
・・・従来技術による注射針装着システムの不便な点は，患者が，注入装置に対し注射針ハブを数回回転させて，注射針をアンプル又は投薬装置の先端部に挿入しなければならない点である。・・・」
「【０００６】
発明の概要
本発明は注射針アセンブリを注入装置及び／又はアンプルに装着するシステム及びその方法を提供する。本発明のシステムとその方法は，必ずしも全部ではないが幾つかの実施例において，注射針とハブのアセンブリをアンプル又は／及び注入装置に，注入装置に対して注射針ハブアセンブリを一回転させることなく装着することを可能にする。本発明のある実施例においては，注射針アセンブリはハブ内に取付けられている注射針を有している。注射針アセンブリは，注射針ハブを注射針マウントに対し部分的に回転するだけでハブをマウントに装着できる手段も有している。本発明のまた別の実施例おいては，注射針アセンブリを装着するための注射針マウントは，外壁と，注射針アセンブリを該外壁の頂端部に固定するための装着手段とを有している。幾つかの実施例においては，これらの手段によって，注射針マウントを部分的に回転させるだけで注射針アセンブリを注射針マウントに完璧に固定できる。・・・」
「【００１１】
更に，これらの突起は標準のアンプルアダプタの先端部のスレッド（ねじ山）の間に契合するようにその寸法を決めることも出来る。突起を，内部ハブ壁上に設け，標準アダプタの先端部のスレッドの間に嵌まるように配列すれば，従来方法で注射針アセンブリをアダプタの先端部に回転させて挿入することが可能となる。
【実施例】
【００１２】
本発明は注射針ハブアセンブリをアンプルや注入装置に装着するシステムとその方法を提供する。通常，注射針ハブアセンブリはハブ５５０に装着された注射針５１０を有している・・・。図１（判決注・別紙図１）に示すように，注射針ハブ１０は一般に円筒形であり内壁面２０を有している。本発明のある実施例においては，内壁面２０から放射状に複数の突起３０が内部方向に突き出ている。
【００１３】
注射針マウント１００は注射針ハブ１０を受け入れることが出来るように設計されている（例えば，図１参照）。図１及び図２（判決注・別紙図２）に示すように，注射針マウント１００は一般に円筒形であり，外壁面１１０を有している。外壁面１１０には複数の溝又はスロット１２０が設けられている。この溝１２０は第一端１２２と第二端１２５を有している。この溝１２０は第一の領域１３０を有しており，これは一般に注射針マウント１００の円筒軸１０００に平行な通路を定めている。本図において，溝の第一の領域１３０は方形の領域を有しているように示されているが，注射針ハブ上の突起３０が円筒軸１０００に対し平行方向に移動できるならば，この溝の厳密な形状は重要ではない。これ故，この溝が円筒軸１０００に対して必ずしも平行でない壁を有していても，突起３０が円筒軸に対し平行方向に動くことができるならば，この溝は円筒軸に平行であると言って良い。溝の第一の領域１３０の一部分の幅が，第一の領域の他の部分，或いは，溝１２０の他の部分の幅よりも広くなっていてよい。溝が円筒軸１０００に対し平行でない壁を有する実施例においては，溝の第一の領域１３０の幅は，溝の第一の領域１３０の平均的な幅となる。
【００１４】


第一の領域１３０は入口部１３５を有しており，この入口部の幅は第一の領域の平均幅，乃至は，溝１２０全体の平均幅よりも広い幅を有している。入口部１３５は突起３０が溝１２０に入ることができるように注射針ハブを位置合わせする位置合わせ手段として機能する。全部ではないが殆どの実施例において，入口部の幅は溝１２０のどの部分よりも広くなっている。一般に溝の幅は溝が入口部１３５から離れるにつれて狭くなる。図に示すように，溝の幅は入口から少し離れた地点から一定幅となる。或る実施例においては，第一の領域１３０の幅は入口部分１３５で最大であり，第一の領域１３０の長さにつれて狭くなっていく。この溝は第二の領域１５０を有しており，第二の領域は円筒軸１０００に垂直であるか，或いは，第一の領域１３０に対しある角度を有しているかのどちらかである。本発明の或る実施例においては，第二の領域１５０は，通常，注射針マウントの円筒軸に垂直な面を一つだけ有している。これ故，溝の第二の領域１５０は両側に壁を有するスロットである必要はなく，注射針ハブ上の突起が注射針マウントの外端部側に移動することを阻止する片壁が必要なだけである。図１に示すように，溝１２０は第三の領域１６０も有しており，この領域は第一の領域１３０と第二の領域１５０に対しある角度を有するように方向付けられる。」
「【００１６】
本発明の利点の一つは，注射針マウントが標準的なスレッド２００をその外壁面に備えることが出来ることである。（図１参照）。溝１２０は標準的なスレッド２００の中に割り込むことが出来る。これにより注射針マウント１００は本発明の注射針ハブだけでなく，標準タイプのねじ山付きの注射針ハブアセンブリも受け入れることが出来る。」
イ判断
上記によれば，本件明細書に記載された発明は，薬剤やインスリンのような生物製剤を投与するための注入装置や，注入装置に実装されているアンプルに注射針を装着するシステムに関するものであって（甲１・段落【０００１】，【０００３】），従来，注射針マウントにねじ山付きの装着面を有し，注射針とハブから構成される注射針アセンブリをこの装着面に回転挿入する技術があったが，患者が，注入装置の注射針マウントに対し注射針ハブを数回回転させて，注射針をアンプル又は投薬装置の先端部に挿入しなければならないため不便であったので（同【０００４】，【０００５】），注射針とハブのアセンブリを一回転させることなくアンプル又は注入装置に装着することを可能にしたものであり（同【０００６】），注射針マウントが標準的なスレッド２００をその外壁面に備え，溝１２０が標準的なスレッド２００の中に割り込むことができ，これにより注射針マウント１００は本件特許発明の注射針ハブだけでなく，標準タイプのねじ山付きの注射針ハブアセンブリも受け入れることができる（同【００１６】）ものと認められる。これに加えて，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１のうち，「複数の突起（３０）は，バヨネット結合を形成するため複数の溝（１２０）と相互に作用し」との記載，本件明細書の段落【００１２】ないし【００１４】の記載及び本件特許図面１，２（別紙図１，２）を参照すれば，突起と溝の関係について，突起がスレッドに入らないようにしつつ，円筒軸に対し平行方向に円滑に動くように，突起の長さが溝の深さに対応するもの（スレッドより長いもの）を含むものと理解することができる（なお，本件明細書には，「これらの突起は標準のアンプルアダプタの先端部のスレッド（ねじ山）の間に契合するようにその寸法を決めることも出来る。」と記載されている（段落【００１１】）ものの，これにより，突起の長さが溝の深さに対応する（スレッドより長い）構成が排除されているとは解されない。）。そして，溝（１２０）が外壁（１１０）にスレッド（２００）よりも深く刻まれるとの構成を採ることにより，バヨネット結合を形成する際に複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることが防止されるものと理解することができる。
したがって，訂正事項１のうち「前記溝（１２０）は，前記外壁（１１０）に前記スレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止する」ことは，特許明細書又は特許図面の記載を総合して導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を追加するものではなく，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。また，訂正事項２も同様に，新たな技術的事項を追加するものではなく，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
(4)小括
以上のとおり，訂正事項１，２は，いずれも特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とし，特許明細書又は特許図面に記載されている事項の範囲内の訂正であり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。したがって，本件訂正は適法であり，原告の主張する取消事由１には理由がない。２取消事由２（本件特許発明の認定の誤り）に対して上記１のとおり，本件訂正に違法はなく，本件訂正に基づいてされた本件特許発明の認定にも誤りはないから，原告の主張する取消事由２には理由がない。
３取消事由３（相違点３の認定の誤り）に対して
上記２のとおり，本件特許発明の認定に誤りはなく，これに基づいてされた相違点３の認定にも誤りはないから，原告の主張する取消事由３には理由がない。４取消事由４（相違点３の容易想到性判断の誤り）について原告は，甲２発明１に周知技術を組み合わせることにより，訂正特許発明１の相違点３に係る構成に想到することは容易であったと主張する。しかし，原告の上記主張は，以下のとおり，採用することができない。(1)甲２発明１の内容は，前記第２の３(1)のとおりであるところ，甲２には，従来技術として，「針は注射筒の頭部に設けられた緩いテーパーの嘴角に被嵌され専らそのテーパー面の嵌合摩擦によって針を保持せしめたものである」（１頁左欄）と記載され，嵌合摩擦接続（装着）構造を有する注射針が開示されているが，これとバヨネット結合による接続（装着）構造を有する注射針を併せ有し，選択的に接続（装着）することは記載も示唆もされていない（むしろ，甲２発明１は，着脱に力を要し，使用中に針が稀に脱落することもある従来の嵌合摩擦接続（装着）構造を排除しているものと解される。）。
また，甲４には，ねじ結合による接続（装着）構造を有する注射針が開示されているものの，バヨネット結合による接続（装着）構造を有する注射針に関する記載はなく，ねじ結合による接続（装着）構造を有する注射針と，バヨネット結合による接続（装着）構造を有する注射針とを組み合わせるべきことを示唆する記載もない。


さらに，甲５には，注射器の針系統のための固定機構に関し，従来，針ホルダーとカートリッジアンプルをねじ結合構造により接続（装着）するようにし，針ホルダーをカートリッジアンプルにねじ込むことによって針の後端が膜を刺し通し，それによってストッパの前進運動の時に薬物が針を通って押し出されるようにしたものがあったこと，その場合，回転運動により針をねじ込むことによってゴムの摩滅が生じ，その摩滅したゴム粒子が薬物の中に入り，注射によって人体へ送られるとの問題があったことが記載され，これを解決するものとして，針を回転運動なしで簡単にカートリッジアンプル又は注射器と結合する，スナップロック結合による接続（装着）構造が開示されている（３頁３行～２６行）。しかし，甲５には，バヨネット結合による接続（装着）構造に関する記載はない上，ねじ結合による接続（装着）構造とスナップロック結合による接続（装着）構造とを組み合わせることに関する記載もない（なお，甲５の特許請求の範囲の請求項４には，「カートリッジアンプル（４）の回転によって針ホルダー（３）を螺着することができる」と記載されているが，同項に係る発明は，請求項１に係る発明（スナップロック結合による接続（装着）構造を有するもの）を引用するものであること，明細書の発明の詳細な説明に，「カートリッジアンプル４又はカートリッジアンプル４を含むカートリッジアンプル・ホルダーを回転することにより，針ホルダー３をねじ戻し又は力で引き抜くことができる。」（４頁１６行～１８行）との記載があること，そもそも甲５記載の発明は，回転運動により針をねじ込むことによってゴムの摩滅が生じ，その摩滅したゴム粒子が薬物の中に入ることを避けることを解決課題としていることからすれば，請求項４記載の針ホルダーは，スナップロックを形成する，つめを具備する針ホルダーであって，従来のねじ結合による接続（装着）構造を有する針ホルダーとは異なるものと解される。したがって，上記記載をもって，甲５にねじ結合による接続（装着）構造とスナップロック結合による接続（装着）構造とを選択的に採用することが記載ないし示唆されているということはできない。）。以上のとおり，甲５には，ねじ結合による接続（装着）構造を有する注射針（従来技術）と，スナップロック結合による接続（装着）構造を有する注射針が記載されているが，スナップロック結合による接続（装着）構造を有する注射針と，ねじ結合による接続（装着）構造を有する注射針とを選択的に接続（装着）することは開示されておらず，バヨネット結合による接続（装着）構造についても何ら開示されていない。
以上によれば，甲２発明１と甲４，５記載の発明とが，注射器という技術分野で共通し，甲４，５に記載されているようにねじ結合による接続（装着）構造が周知であるとしても，上記のとおり，甲２，４，５には，バヨネット結合による接続（装着）構造とねじ結合による接続（装着）構造を組み合わせることは記載も示唆もされていない上，２種類以上の接続（装着）構造を設けることを動機付ける記載もないから，バヨネット結合による接続（装着）構造の甲２発明１に，上記周知のねじ結合による接続（装着）構造を組み合わせることは，容易に想到できたとはいえない。
(2)これに対し，原告は，注射針のハブの接続（装着）構造として，バヨネット結合，ねじ結合，スナップロック結合及び嵌合摩擦結合が周知の技術として存在し，適宜選択し得るものである，また，甲２，５，１６の１のように，１つの注射器の注射針マウントに異なる接続手段を併設することにより，異なる接続手段を有する注射針のハブを接続可能とすることは，注射器の技術分野において周知の技術課題として存在していたと主張する。しかし，上記接続（装着）構造がそれぞれ周知の技術であるとしても，これらが当然に置換可能なものということはできないし，２種類以上の接続（装着）構造を併設することを動機付ける点は，上記各文献に記載も示唆もされておらず，これが技術常識であることを裏付ける証拠もない（なお，甲１６の１には，同じ注射針マウント３６に複数の異なる結合部材３８を選択的に取り付けることが記載されているものの，バヨネット結合による接続（装着）構造の注射針と，ねじ結合による接続（装着）構造の注射針が選択的に取り付けられることは記載されていない。）。
また，原告は，バヨネット結合による接続（装着）構造とねじ結合による接続（装着）構造を有する甲６の１，７の１記載の発明の接続技術は，甲２発明１のバヨネット結合による接続（装着）構造と甲４，５に記載されるような周知のねじ結合による接続（装着）構造を併設させる動機付けとなると主張する。しかし，甲６の１記載の発明は，ヘアーシャンプー等の化粧用製品の入った容器に関するものであり，甲７の１記載の発明は，患者監視装置と装置の患者に装着する作動部分の交換自在な接続を提供するための部材に関するものであって，甲２発明１と流体を給送するための接続構造という点で共通するとしても，甲２発明１と甲６の１，７の１記載の発明では，接続する具体的な対象が全く異なるから，甲６の１，７の１記載の発明に接した注射器分野の当業者が，甲２発明１において，外側に凸子７を設けた座９を備える注射針に加え，注射器の先金３の前方側壁の外面に螺着可能な別の注射針を用意し，これらの注射針を注射器に対し選択的に装着可能とするという構成に容易に想到し得たとはいえない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)訂正特許発明１は，上記のとおり，注射針マウント（１００）が，円筒形の外壁（１１０）に設けられたスレッド（２００）を有し，スレッド（２００）は，はめ合わせに適合する従来のねじ式注射針アセンブリを注射針マウント（１００）にねじ込んで接続することに適しているのみならず，溝（１２０）が，外壁（１１０）にスレッド（２００）よりも深く刻まれ，もってバヨネット結合を形成する際に複数の突起（３０）が誤って複数のスレッド（２００）に導入されることを防止するとの構成を備えているところ，かかる構成は，甲２～９，１５の１，１６の１に記載も示唆もされておらず，単なる設計的事項ということもできない。
(4)小括
以上によれば，訂正特許発明１の相違点３に係る構成は，甲２発明１に周知技術を適用することにより，容易に想到できたとはいえない。その他，審決の本件訂正発明に係る容易想到性判断に誤りはない。
５結論
したがって，原告主張の取消事由には理由がない。原告はその他縷々主張するがいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝      田      俊      文
裁判官
西              理      香
裁判官
知      野              明
（別紙）
図１（本件特許図面１）
図２（本件特許図面２）
図３（甲２の第１図）
図４（甲２の第２図）


平成２６年２月２７日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１００４７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１月２８日
判                  決
原            告      シーメンスアクチエンゲゼルシャフト訴訟代理人弁理士      山      口              巖同                    山      本              浩被            告      特許庁   長官指定代   理人       信      田      昌      男同                    岡      田      孝      博同                    稲      葉      和      生同                    堀      内      仁      子
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－１６７９３号について，平成２４年１０月１０日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「Ｘ線装置及び医用設備」とする発明について，平成１３年２月２０日，特許出願（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０００年２月２２日。独国。以下「本願」という。）をしたが，拒絶査定されたため，平成２３年８月４日，

拒絶査定不服審判請求（不服２０１１－１６７９３号）をするとともに，同日付で手続補正（以下「本件補正」という。）をした。
特許庁は，平成２４年１０月１０日，本件審判は成り立たない旨の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月２３日，原告に送達された。
２本願に係る発明の内容
本件補正による補正後の本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）の内容は次のとおりである（甲７）。
「Ｘ線源（２）から出射する円錐状のＸ線束の中心放射（ＺＳ）がＸ線検出器（４）のほぼ中心に当たるように，Ｕ字状またはＣ字形アーム状に構成された保持装置（３０，５３）に互いに向かい合って配置されているＸ線源（２）およびＸ線検出器（４）を備えた，患者（Ｐ）の頭部または顎部を放射線撮影するためのＸ線装置において，Ｘ線装置は，保持装置（３０，５３）を，患者（Ｐ）の頭部または顎部の一連の２Ｄ投影を撮影するために，軸線（Ｂ，Ｃ）の周りに電動機により移動させる手段（７，３２，５４）を有し，軸線（Ｂ，Ｃ）が保持装置（３０，５３）を通って延び，保持装置（３０，５３）が軸線（Ｂ，Ｃ）の周りを電動機により揺動可能であ
り，
Ｘ線装置は，撮影された２Ｄ投影から３Ｄ像データセットを作成する手段（７，１６，１７）を含み，
Ｘ線検出器（４）は中心放射（ＺＳ）の方向に移動可能であることを特徴とするＸ線装置。」(下線は補正箇所を示す。)
３審決の概要
(1)審決の理由は，別紙審決書写に記載のとおりである。審決は，要するに，本願発明は，甲１０（特開平１０－２２５４５５号公報）に記載の発明（以下「甲１０発明」という。）及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明することができたから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができず，本件補正は却下されるべきで，本件補正前の本願に係る発明も同様に

特許を受けることができないから，本願は拒絶されるべきであるとするものである。(2)審決が認定した甲１０発明の内容は次のとおりである。
「Ｘ線を発生するＸ線源と，
被写体を通過したＸ線を画像信号として検出するＸ線撮像手段と，被写体を間にして前記Ｘ線源および前記Ｘ線撮像手段を相互に対向して支持する
Ｕ字状に構成された支持手段と，
前記支持手段を支持する装置フレームと，
前記装置フレームに対して前記支持手段を回転軸線を中心として回動させるため
の回転制御モータと，
前記Ｘ線撮像手段からの前記画像信号に基づいて部分ＣＴ断層画像を生成する画
像信号処理手段と，
を備えるＸ線撮影装置において，
部分ＣＴ撮影中，前記回転制御モータは，前記支持手段を前記回転軸線を中心と
して回動させ，
前記Ｘ線撮像手段は，前記Ｘ線源からのＸ線を画像信号として検出し，前記画像信号処理手段は，前記Ｘ線撮像手段からの前記画像信号に基づいて部分ＣＴ断層画像を生成するＸ線撮影装置。」
(3)審決が認定した，本願発明と甲１０発明の一致点及び相違点は次のとおりである。
ア一致点
「Ｘ線源から出射する円錐状のＸ線束の中心放射がＸ線検出器のほぼ中心に当たるように，Ｕ字状またはＣ字形アーム状に構成された保持装置に互いに向かい合って配置されているＸ線源およびＸ線検出器を備えた，患者の頭部または顎部を放射
線撮影するためのＸ線装置において，
Ｘ線装置は，保持装置を，患者の頭部または顎部の一連の２Ｄ投影を撮影するために，軸線の周りに電動機により移動させる手段を有し，軸線が保持装置を通って

延び，保持装置が軸線の周りを電動機により変位可能であり，Ｘ線装置は，撮影された２Ｄ投影から３Ｄ像データセットを作成する手段を含むことを特徴とするＸ線装置。」
イ相違点１
保持装置が軸線の周りを電動機により可能な変位について，本願発明では，「揺動」であるのに対して，甲１０発明では，「回動」である点。
ウ相違点２
Ｘ線検出器について，本願発明では，「中心放射の方向に移動可能である」のに対して，甲１０発明では，移動しない点。
(4)相違点２に係る審決の容易想到性の判断
相違点２に係る事項の技術的意義は，明細書には記載されていないものの，撮影視野に応じて移動させる意味と理解され，甲１１（特開平９－１０８２１１号公報）や甲１３（特開２０００－２３９６８号公報）に記載されているように周知技術である。
甲１０発明に，甲１１，甲１３記載の周知技術を適用して，相違点２に係る構成とすることは，当業者が容易に想到することができる，と判断した。


第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
(1)相違点２についての容易想到性判断の誤り－組合せの可否（取消事由１）ア本願に係る明細書（以下「本願明細書」という。甲１。図面を含む。）の【０００１】及び【０００５】からすると，本願発明が，「術中」にも使用されることを前提とした「Ｘ線装置」であることは明らかである。また，本願明細書の【０００２】及び【０００６】からすると，本願発明では，患者（Ｐ）の頭部又は顎部を放射線撮影するためのＸ線装置である。
これに対して，甲１３では，【図２】のとおり患者の胴体（対象２６）を検出するようになっており，本願発明のように，患者（Ｐ）の頭部又は顎部を放射線撮影す

るためのＸ線装置ではない。
甲１３記載の技術的事項は，本願発明とは異なる技術分野を対象にするものであるから，これを甲１０発明と組み合わせることはできない。イまた，甲１０に記載されたＣＴＸ線装置では，チンレスト１２が横方向，前後方向及び上下方向に移動可能であり，またＸ線源２８及びイメージセンサを設けた支持手段１８が，前後方向，横方向，上下方向に移動可能かつ回転軸２２の中心軸線を中心に回転可能であり，しかも一次スリット手段３０が，Ｘ線源２８から照射されるＸ線の幅及び高さを規制するとともに，二次スリット手段４０が，イメージセンサ３８に入るＸ線の幅及び高さを制限するようになっており，イメージセンサ３８が，Ｘ線源２８とは別個独立に移動することはない。甲１０に記載されたＣＴＸ線装置で，Ｘ線検出器において領域の大きさを最適に設定されるようにするためには，チンレスト１２を前後方向に移動させるか，Ｘ線源２８及びイメージセンサ３８を設けた支持手段１８を前後方向に移動させるか，一次スリット手段３０がＸ線源から照射されるＸ線の幅及び高さを規制するか，二次スリット手段４０がイメージセンサ３８に入るＸ線の幅及び高さを規制すれば足りるのであって，甲１３記載の技術的事項や，他の発明を組み合わせて，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動する」構成とする必要はない。(2)相違点２についての容易想到性判断の誤り－中心放射方向への移動（取消事由２）
ア本願発明では，Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動した場合，Ｘ線源２から出射されたＸ線束の中心は常にＸ線検出器４の中心になるので，移動後にＸ線検出４の中心とＸ線束の中心とがずれることはない。
これに対し，甲１１の【図１】によれば，横材７は基準軸線１４と平行に配置されている一方，送信器１から受信器４の方向は，送信器１の基準ビーム１３の方向である。このように送信器１から受信器４の方向（送信器１の基準ビーム１３の方向）が中心放射の方向であるから，横材７に沿って被検査物から受信器４までの距

離を変化させた場合，受信器４は基準軸線１４の方向（横材７に平行な方向）に移動するだけであり，基準ビーム１３の方向へ移動することはない。甲１１においては「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動する」ことはなく，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」ことは甲１１には記載されていないから，甲１０発明に甲１１記載の技術的事項を組み合わせても本願発明の構成に至るものではない。
イまた，甲１３についても，甲１３の【００１４】及び【図２】からは，「フラットパネル検出器」の運動方向は，ⅹ線管が生成した放射ビームの中心軸線方向と一致するか否かは明らかではない。たとえ一致するとしても，ⅹ線管が生成した放射ビームは，その部分がコリメータ５２によって制限又はブロックされるのであるから，コリメータ５２から放射されたビームパターン３７の中心軸線と，フラットパネル検出器の変位する方向が常に一致するとは限らない。したがって，甲１０発明に甲１３に記載の技術的事項を組み合わせたとしても，本願発明の構成に至るものではない。
(3)相違点２についての容易想到性判断の誤り－Ｘ線検出器の配置（取消事由３）
本願発明では，Ｘ線検出器を患者の頭部の比較的近くに置いて，像領域の大きさがそのつど検査ケースに対して最適に設定されるように，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」。
これに対して，甲１３のＣＴ装置は，胴体（対象２６）の幅方向全体のＸ線検出ができるように構成されているため，フラットパネル検出器２０は大型となり，対象２６の比較的小さな領域を高分解能で検査する際にはフラットパネル２０を対象２６からかなり離れた位置に配置する必要があり，さらにフラットパネル検出器２６に直接衝突しない放射ビームが対象又は患者に曝されることがないように，コリメータ５２により放射ビームの一部を制限又はブロックする必要が生じている。このように，甲１３に記載の技術的事項は，本願発明のように患者の頭部又は顎

部を放射線撮影するものではなく，Ｘ線検出器を患者の頭部の比較的近くに置いて，像領域の大きさがそのつど検査ケースに対して最適に設定されるように「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」ように構成することを開示するものではないから，甲１０発明に甲１３に記載の技術的事項を組み合わせたとしても，本願発明の構成に至るものではない。
(4)特許法１５９条２項で準用する特許法５０条違反（取消事由４）甲１３は，審尋において初めて挙げられた引用文献等であるにもかかわらず，審決においては，意見書を提出する機会を与えることなく，甲１０発明に甲１３記載の技術的事項を組み合わせて本願発明の進歩性を否定した。甲１３に記載されている「フラットパネル検出器２０」の運動は，本願発明を構成する重要な部分であり，甲１３の存在によって初めて拒絶理由を構成するのであるから，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たる。
したがって，審決には手続違背がある。
２被告の反論
(1)相違点２についての容易想到性判断の誤り－組合せの可否（取消事由１）に
対して
本願発明は，使用方法の発明ではなく，物としての「Ｘ線装置」の発明であるから，「術中」に限定することを前提とした原告の主張は，失当である。また，本願発明は「術中」に限定するものではないので，本願発明と甲１０発明は「術中」に使用するか否かの点における相違はない。原告の主張は，甲１０発明において，撮影視野を決める手段として周知の技術的事項を適用して相違点２に係る構成とすることが容易であるとした審決の判断に対する違法事由の主張として失当である。


(2)相違点２についての容易想到性判断の誤り－中心放射方向への移動（取消事由２）に対して

甲１１の【０００８】には，「位置決め装置２・３はそれぞれ取り付け部５・６に取り付けられていて，高さ方向にかつ横材７に沿って調節移動可能である。横材７は回転継ぎ手８及び柱体９によって部屋の天井に支承されている。」と，【００１０】には，「図２に関連して後述する制御装置１８によって，受信器４は駆動装置１７を介して位置を調節され，基準ビーム１３が受信器４のビーム検出面の少なくともほぼ中心に入射せしめられる。」と記載されており，これらの記載からすると，甲１１には，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」ことが記載されている。甲１３の【００１４】には，「収集したイメージデータの分解能及びサイズは，対象からのフラットパネル検出器の変位を調整することによって調整可能である。詳述すれば，機械的駆動装置５０が，フラットパネル検出器２０を対象に近づけたり，遠去けたりするように運動させる。」と記載されており，甲１３には「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」ことの技術的意義が記載されている。そうすると，甲１１も甲１３もともに「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」構成を備えている。
また，乙２の【００１５】，【００２０】にも，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」構成の記載がある。
以上によれば，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」構成が，周知の技術的事項であるとした審決に誤りはない。
(3)相違点２についての容易想到性判断の誤り－Ｘ線検出器の配置（取消事由３）に対して
前記(2)のとおり，甲１１も甲１３もともに「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」構成を備えており，乙２の【００１５】，【００２０】の記載からも「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」構成が周知の技術的事項であると認められるのであって，原告の主張は理由がない。
(4)特許法１５９条２項で準用する特許法５０条違反（取消事由４）に対して甲１３は，「Ｘ線検出器が中心放射の方向に移動可能である」ことが周知の技術的

事項である例示として挙げた文献であり，新たに拒絶の理由を構成する引用刊行物として提示した文献ではない。したがって，審決に原告の主張する違法はない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書の記載は，次のとおりである（【図３】は別紙のとおり。）。
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，患者の頭部および顎部の２Ｄ投影を撮影するためのＸ線源およびＸ線検出器を有する患者の頭部および顎部を放射線撮影するためのＸ線装置に関する。さらに本発明はこのようなＸ線装置を有する患者の口，顎または顔部の診断用および外科手術用の医用設備に関する。
【０００２】
【従来の技術】患者の顎の外科手術，歯の埋め込みまたは顔面の手術の診断および計画のために必要に応じて顎のＸ線撮影，個別歯のＸ線投影撮影，顎のＸ線パノラマ撮影または頭部または顎の組織範囲の３Ｄ像を取得するためのコンピュータトモグラフィ撮影が実行される。後者はコスト上の理由から根拠のある特殊な場合にのみ，たとえば歯の埋め込みのために，または３Ｄ像を手がかりにしての手術計画が必須である顔面／頭蓋範囲の復元手術の際に実行される。Ｘ線コンピュータトモグラフは比較的高価な撮像装置であるから，ごくわずかな顎手術にしかこのような装置は用いられず，従って顎の外科手術の計画および実行は一般に，直接的に相い続かない，顎外科医により実行可能な多数のプロセスステップを必要とする。歯の埋め込みの計画および実行のためにはたとえば，ａ）顎外科医において顎のサーベイ撮影を行ない，ｂ）必要の際には放射線医において顎のＸ線コンピュータトモグラフによる撮影を行ない，ｃ）コンピュータトモグラフィデータを顎外科医に転送し，ｄ）顎外科医において手術を計画し，ｅ）患者の手術を実行することが必要である。」「【０００５】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は，経済的に構成可能であり，経済的な仕方で患者の頭部および顎部の３Ｄ像を取得し得るＸ線装置，及びこのようなＸ線装置を備えている医用設備を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明によれば，Ｘ線装置に関する課題は，Ｘ線源から出射する円錐状のＸ線束の中心放射がＸ線検出器のほぼ中心に当たるように，互いに向かい合って配置され得るかまたは配置されているＸ線源およびＸ線検出器と，Ｘ線源およびＸ線検出器の保持手段と，保持手段を，患者の頭部または顎部の一連の２Ｄ投影を撮影するために，軸線の周りに電動機により移動させる手段と，撮影された２Ｄ投影から３Ｄ像データセットを発生する手段とを含んでいる患者の頭部および顎部の放射線撮影のためのＸ線装置により解決される。本発明によるＸ線装置は，回転アンギオグラフィ装置または移動可能なＣ字形アーム式Ｘ線装置と類似して，円錐状のＸ線束を送り出すＸ線源を有し，このＸ線源がＸ線検出器と一緒にＸ線装置の軸線の周りを移動され，その場合検査すべき患者の頭部または顎部は通常その軸線に沿って支えられている。軸線の周りの移動中に患者の頭部または顎部のさまざまな投影角度からの一連の２Ｄ投影が撮影され，それらから患者の頭部または顎部の３Ｄ像データセットが取得される。Ｘ線装置の構成（たとえば，Ｘ線検出器からのＸ線源の間隔およびＸ線源およびＸ線検出器の移動行程）は患者の口，顎および顔面範囲の必要条件に適合されている。Ｘ線装置はこうして比較的小形に保たれる。好ましくはＸ線源およびＸ線検出器は最大１メートルの相互間隔を有する。本発明によるＸ線装置では比較的低価格で入手可能でありまた実証されている構成要素が使用され得るので，Ｘ線装置が特に経済的に構成される。こうして経済的な条件がこのようなＸ線装置を顎外科医の診療室に備えるために望ましいので，顎外科医が撮像，手術計画および患者の手術を直接的に相い続くステップで多数回の着席による時間遅れなしに実行することができる。」「【０００９】本発明の実施態様では，Ｘ線検出器がその台架または保持装置に対