ア随意契約の制限に関する法令に違反して締結された契約は，施行令１６７条の２第１項に掲げられる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や，契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べき場合など，当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合には私法上無効となると解されている。そして，本件請負契約が施行令１６７条の２第１項の規定する随意契約が許される場合のいずれにも当たらないことは誰の目にも明らかであるし，本件請負契約の締結に当たり見積合せが行われず補助参加人からも内訳を記載した見積書が提出されていないこと及び本件請負契約の代金額が不当に高額であることからすれば補助参加人は本件請負契約が随意契約によることが許されないことを知り又は知り得べきであったといえる。そうすると，本件請負契約は私法上無効であり，本件請負契約に基づいて支払われた代金額２２５１万２０００円の全額が本件各財務会計職員及び補助参加人の共同不法行為による吹田市の損害というべきである。
仮に本件請負契約が無効であるとまではいえないとしても，本件工事の適正代金額は１０９１万１０７５円であり，その差額である１１６０万０９２５円が本件各財務会計職員及び補助参加人の共同不法行為による吹田市の損害というべきである。
イまた，本件各財務会計職員及び補助参加人が違法無効な本件請負契約を締結しなければ，本件請負契約の内容や本件工事の価格の妥当性を調査する必要はなく，ガバナンス委員会がアドバイザーとして選任した弁護士に対する報酬及び株式会社Ｉに対する委託調査費の合計３６８万９７７７円の支払を要しなかった。したがって，上記３６８万９７７７円も本件各財務会計職員及び補助参加人の共同不法行為による吹田市の損害というべきである。
（被告の主張）
上記（原告らの主張）は争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（本件監査請求の対象と本件訴えの対象の同一性）について(1)法２４２条の２第１項は，住民訴訟につき，監査請求前置主義を定めており，監査請求を経ない住民訴訟は不適法である。本件訴えは，本件各財務会計職員が補助参加人と意を通じ補助参加人に不当な利益を与える目的で違法に本件請負契約を締結し，本件支出命令及び本件支出を行い，又はこれらに関与したと主張し，共同不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実が財産の管理を怠る事実に当たるとして本件各財務会計職員及び補助参加人に対し損害賠償請求又は賠償命令をするよう求めるものであるところ，被告は，本件監査請求は，本件請負契約の締結のみを監査請求の対象とするものであるから，本件支出命令及び本件支出を監査請求の対象とするものではなく，損害賠償請求権の行使を怠る事実も監査請求の対象とされていないとして，本件訴えは，本件監査請求との対象の同一性を欠き不適法である旨主張する。
(2)監査請求の対象は，当該監査請求において監査請求人が何を対象として取り上げたのかを，請求書の記載内容等に照らして客観的，実質的に判断すべきであるところ（最高裁平成１４年７月２日第三小法廷判決・民集５６巻６号１０４９頁参照），本件監査請求書（甲２７）には，①本件請負契約は，施行令１６７条の２第１項５号の規定する随意契約の要件を欠き，補助参加人が本件工事を受注する合理的理由がないにもかかわらず補助参加人との間で不当に高額な代金額で締結された違法無効な契約である，②Ａ市長，Ｂ副市長，Ｃ総務部長，Ｄ環境部長等の関係職員が補助参加人と意を通じて補助参加人に不当な利益を与えるため違法に本件請負契約を締結した，③上記のＡ市長らの行為は吹田市に対する共同不法行為に当たるから上記のＡ市長らに請負代金等の返還を請求するよう勧告することを求める旨が記載されている。
上記の本件監査請求書の記載内容からすると，本件監査請求は，本件請負契約の締結及びこれに関与する行為を対象としていると認められる。また，本件監査請求書には本件支出命令及び本件支出は明示されていないものの，本件請負契約の締結と本件支出命令及び本件支出は公金の支出を構成する一連の行為であって，いずれの違法も本件請負契約に基づいて支払われた請負代金の返還を請求する根拠となり得るものであり，支出負担行為の是正又はこれによる損害の填補は，同時に支出負担行為を前提とする支出命令及び支出の是正又はこれによる損害の填補と重なることなどを考慮すると，本件監査請求は，本件請負契約の締結及びこれに関与する行為のみならず，本件支出命令，本件支出及びこれらに関与する行為をも対象に含むものと解するのが相当である。
(3)上記のことからすると，本件監査請求は，本件各財務会計行為及びこれに関与する行為が違法であるとして損害賠償請求をするよう求める趣旨と解されるところ，法２４２条の２第１項４号に基づく訴訟は，地方公共団体が損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有するにもかかわらず，これを行使しない場合にその行使を求めるものであり，本件監査請求は同号に基づく訴訟を予定して行われたものであることからすれば，本件監査請求は，吹田市が本件各財務会計行為及びこれに関与した行為が違法であることを理由とする損害賠償請求権を有するにもかかわらずこれを行使しないことについても監査を求める趣旨を含むものと解するのが相当である。したがって，本件監査請求は，本件各財務会計行為及びこれらに関与する行為が違法であることに基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実をその対象に含むものであるというべきである。
(4)以上によれば，本件監査請求及び本件訴えは，いずれも本件各財務会計行為及びこれらに関与する行為が違法であることを理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とするものであるということができ，本件監査請求の対象と本件訴えの対象は同一性を有するということができる。被告の上記主張は採用することができない。
２争点２（監査請求期間徒過の有無）について
(1)法２４２条２項本文の監査請求期間制限の適用関係法２４２条２項本文は，同条１項に規定された監査請求の対象事項のうち財務会計上の行為については，当該行為があった日又は終わった日から１年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定しているが，監査請求の対象事項のうち怠る事実については，このような期間制限は規定されておらず，怠る事実が存在する限りは期間制限なく監査請求をすることができるものと解される。


しかしながら，怠る事実を対象としてされた監査請求が実質的には財務会計上の行為を違法，不当と主張してその是正等を求める趣旨のものにほからならないと解される場合にまで上記の原則を貫くことは，監査請求期間に制限を設けた法２４２条２項本文の規定の趣旨を没却することとなる。そして，前記のとおり，監査請求の対象は，当該監査請求において監査請求人が何を取り上げたのかを，監査請求書の記載内容等に照らして客観的，実質的に判断すべきものである。このような観点からすると，特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた場合には，監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ監査を遂げることができないという関係にあり，上記監査請求は当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ないから，これについて上記の期間制限が及ばないとすれば，同条２項が期間制限を設けた趣旨を没却することとなる。したがって，このような場合には，当該行為のあった日又は終わった日を基準として同項の規定を適用すべきものである（最高裁昭和６２年２月２０日第二小法廷判決・民集４１巻１号１２２頁参照）。しかしながら，怠る事実については期間制限がないのが原則であることに鑑みれば，監査委員が怠る事実の監査をするに当たり，当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にない場合には，これをしなければならない場合と異なり，当該怠る事実を対象としてされた監査請求は，当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ないものではないから，同条２項が期間制限を設けた趣旨を没却するものとはいえず，これに同項の規定を適用すべきものではない（最高裁平成１４年７月２日第三小法廷判決・民集５６巻６号１０４９頁参照）。ただし，特定の財務会計行為が行われた場合において，これにつき権限を有する職員の補助職員が行った補助行為は，財務会計上の行為と一体としてとらえられるべきものであり，補助行為の違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にあるときは，補助行為が違法であるとし，これに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた監査請求は，実質的には財務会計上の行為を違法と主張してその是正を求める趣旨のものにほかならないと解されるから，当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として同項の規定を適用すべきである（最高裁平成１４年１０月３日第一小法廷判決・民集５６巻８号１６１１頁参照）。
(2)補助参加人を相手方とする請求について
前記１のとおり，本件監査請求は，本件各財務会計職員及び補助参加人に対する共同不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象に含んでいると認められるところ，本件監査請求書の記載内容（前記１(2)）等に照らせば，原告が主張するところの被告が補助参加人に対して有する損害賠償請求権は，補助参加人が本件工事を受注する合理的な理由もないのに不当に高額で本件工事の請負契約を締結して吹田市から請負代金の支払を受けて吹田市に損害を被らせたことにより発生したものであると認められる。そうすると，上記の損害賠償請求権の行使を怠る事実について監査を遂げるためには，監査委員は，補助参加人について上記行為が認められ，それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか，これにより吹田市に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りるのであって，本件請負契約の締結やこれに基づく代金の支払が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて吹田市の補助参加人に対する損害賠償請求権が発生するものではない。したがって，上記怠る事実を対象としてされた本件監査請求は，本件各財務会計行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ないものではない。そうすると，上記監査請求について法２４２条２項の規定の適用がないものと認めても，同項が期間制限を設けた趣旨が没却されるものではないから，上記監査請求に同項の規定は適用されないものと解するのが相当である。


(3)本件各財務会計職員を相手方とする請求について前記１のとおり，本件監査請求は，本件各財務会計職員及び補助参加人に対する共同不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象に含むものと認められるところ，本件監査請求書の記載内容（前記１(2)）等に照らせば，原告が主張するところの被告が本件各財務会計職員に対して有する共同不法行為に基づく損害賠償請求権は，本件各財務会計職員が本件各財務会計行為又はこれらに関与する行為が違法であることにより発生するものであると認められる。もっとも，本件監査請求書（甲２７）の内容等に照らせば，原告らは，本件各財務会計職員の共同不法行為を基礎づける違法として本件各財務会計行為が財務会計法規に違反して違法である旨を主張し，財務会計法規違反とは別の違法事由を主張しておらず，本件各財務会計行為に関与した行為に本件各財務会計行為の違法と別個独立の違法事由がある旨の主張もしていないと認められる（本件監査請求書には，本件各財務会計職員が補助参加人と明示的又は黙示的に意を通じて本件請負契約を締結した旨の記載があるが，そのような記載をもって，本件各財務会計職員が本件各財務会計行為とは別の不法行為をした旨を主張しているとは認められない。）。また，本件各財務会計職員のうち，Ａ市長は本件請負契約の締結権限を有する者であり，Ｂ副市長，Ｃ総務部長及びＤ環境部長は職制上Ａ市長を補助する職員であること（地方自治法１５８条１項，１６１条１項，１６７条１項，１７２条１項，吹田市事務処理規程４条及び５条，甲６），Ｅ参事は支出命令の専決権限を有する者であり（前記前提となる事実(1)エ），Ｆ主幹は職制上Ｅ参事を補助する職員であること（乙３１），Ｇ会計管理者は支出の権限を有する者であり（法１６８条１項，１７０条１項及び２項），Ｈ会計室室長は職制上会計管理者を補助する職員であること（法１７１条５項，乙３２）が認められる。以上の事情を総合すると，上記の本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権は，本件各財務会計行為の権限を有する者による財務会計上の行為及びこれを補助する職員による補助行為が財務会計法規に違反して違法であることを理由とするものであって，上記の補助行為の違法は財務会計上の行為の違法を構成する関係にあるというべきである。そうすると，本件監査請求のうち，上記の本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については，本件請負契約の締結，本件支出命令及び本件支出のあった日を基準として法２４２条２項本文を適用すべきである。そして，本件各財務会計行為は，公金の支出を構成する一連の行為ではあるものの，互いに独立した財務会計上の行為というべきものであり，法２４２条２項本文所定の監査請求期間は，それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきものである（最高裁平成１４年７月１６日第三小法廷判決・民集５６巻６号１３３９頁）。そうすると，本件請負契約が締結されたのは平成２４年３月５日，本件支出命令は同年５月１１日，本件支出は同月１８日であり（前記前提となる事実(2)ウ及びオ），本件監査請求がされたのは平成２５年５月１５日であるから，本件監査請求のうち，本件支出及びその補助行為の違法を理由とする本件支出職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は監査請求期間を徒過したものとはいえないが，本件請負契約の締結及びその補助行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分並びに本件支出命令及びその補助行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は，いずれも監査請求期間を徒過したものというべきである。
この点，原告らは，本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権が発生するのは現実に補助参加人に金員が支払われたときであるから，上記損害賠償請求権の行使を怠る事実の監査請求期間の起算日は現実の支出がされた平成２４年５月１８日であるとして，平成２５年５月１５日にされた本件監査請求は監査請求期間を徒過していないと主張する。
しかし，吹田市は，本件請負契約の締結により請負代金相当額の支払義務を負担し，本件支出命令に基づく本件支出により上記の支払義務が現実に履行されたのであり，上記各財務会計上の行為の違法は，吹田市に請負代金相当額の支払義務の負担又は履行を防止しなかった点にあると解される。そうすると，上記各財務会計上の行為の違法はそれぞれが吹田市の請負代金相当額の損害と相当因果関係を有するということができるから，本件請負契約の締結が違法であることによる損害賠償請求権及び本件支出命令が違法であることによる損害賠償請求権は上記各行為日において発生したといえる。したがって，本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権が本件支出の時に発生するとする原告らの主張は採用することができない。


３争点３（監査請求期間徒過の正当な理由の有無）について(1)上記２で検討したところによれば，本件監査請求のうち，本件請負契約の締結及びその補助行為の違法を理由とする本件契約締結職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分並びに本件支出命令及びその補助行為の違法を理由とする本件支出命令職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は，いずれも監査請求期間を徒過しているから，法２４２条２項ただし書の正当な理由が認められない限り，不適法なものとなる。そこで，これらの部分につき監査請求期間を徒過して監査請求がされたことに同項ただし書にいう正当な理由があるかについて検討する。(2)前記前提となる事実に証拠（甲１０，２１，乙４の１・２，丙４，５）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。アＬ新聞は，平成２４年１０月３１日，吹田市の実施した太陽光パネル設置工事をめぐり，Ａ市長と関係の深い電気工事会社との不透明な随意契約が発覚したとし，①吹田市が，同年３月５日，本庁舎に太陽光パネルを設置する工事を電気工事会社に約２２５０万円で発注したこと，②上記電気工事会社の社長は，Ａ市長の後援会の副会長であること，③本件工事の発注は単独随意契約の方法で行われ，吹田市は契約の３週間前から同社役員と密かに協議を繰り返していたこと，④上記工事の発注に当たっては見積合せも行われていなかったこと，⑤上記の工事については複数の業者から不信の声が上がっており，ある業者は入札する時間はあったはずである旨を指摘していることなどを報道した。また，同年１０月３１日のＭ新聞及びＮ新聞も，吹田市が本庁舎の太陽光パネル設置工事をＡ市長の後援会の副会長が社長を務める電気工事会社に単独随意契約の方式により約２２５０万円で発注したことなどを報道した。
イ上記アの新聞報道を受け，Ａ市長は，法１９９条６項に基づき，同年１１月６日付けで，吹田市監査委員に対し，本件請負契約等の契約事務手続の適否に関する監査を要求した。また，ガバナンス委員会は，同月８日から，本件請負契約の締結手続や代金額の適否等について調査を開始し，吹田市議会も，同月２６日，本件請負契約における不適正な手続の有無，Ａ市長の責任の有無等を調査するため，１００条委員会を設置した。ウガバナンス委員会は，平成２５年１月１７日，上記イの調査結果を調査報告書に取りまとめた。同報告書では，①施行令１６７条の２第１項５号により随意契約の方法で本件請負契約を締結したことは違法であるとはいえない，②本件請負契約の代金額は不当な額であるとはいえないなどとされた。原告らは，同月１８日，上記の調査の結果を知った。エ吹田市監査委員は，法１９９条９項に基づき，同月３０日付けで，本件請負契約の事務手続に明らかに違法性が認められるものはなかったなどとする監査結果をＡ市長に報告した。原告らは，同日，上記の監査結果を知った。
オガバナンス委員会は，上記ウの調査結果において，引き続き，本件請負契約の代金額が適正か否かについて調査する意向を示していた。そして，ガバナンス委員会は，同年１月２８日，株式会社Ｉに対して本件工事の価格の妥当性調査を依頼し，同年３月５日，本件請負契約の代金額は妥当である旨の調査報告が同委員会に報告されるとともに，吹田市のホームページに掲載された。
カ原告らは，同年５月１５日，吹田市監査委員に対し，本件監査請求をした。
(3)ア法２４２条２項本文は，普通地方公共団体の執行機関，職員の財務会計上の行為は，たとえそれが違法，不当なものであったとしても，いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして，監査請求の期間を定めている。しかし，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができなかった場合等にもその趣旨を貫くのが相当でないことから，同項ただし書は，「正当な理由」があるときは，例外として，当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過した後であっても，普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしているのである。したがって，当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができなかった場合には，法２４２条２項ただし書にいう正当な理由の有無は，特段の事情のない限り，当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査をすれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである（最高裁平成１４年９月１２日第一小法廷判決・民集５６巻７号１４８１頁参照）。イこれを本件についてみると，前記認定事実アによれば，平成２４年１０月３１日，①吹田市が同年３月５日に約２２５０万円で本件工事を電気工事会社に発注したこと，②本件工事の受注先の電気工事会社はＡ市長の後援会の副会長が代表者を務める会社であり，本件工事の発注は単独随意契約の方式で行われ，見積合せも実施されていないことなどが新聞報道されたことが認められる。そうすると，上記の新聞報道がされた同年１０月３１日には，吹田市の一般住民において相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件請負契約の締結及びその代金支払のために行われた本件支出命令並びにこれらの補助行為の存在及び内容を知ることができたというべきである。そうすると，そのころから約６か月が経過した平成２５年５月１５日にされた本件監査請求が前記の相当な期間内にされたものということはできない。したがって，本件監査請求のうち本件請負契約の締結及びその補助行為の違法を理由とする本件契約締結職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分並びに本件支出命令及びその補助行為の違法を理由とする本件支出命令職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分に法２４２条２項ただし書にいう正当な理由があるということはできない。(4)これに対し，原告らは，ガバナンス委員会の調査，吹田市長の要求による監査及び１００条委員会の調査が実施されていたという状況の下では住民監査請求を行う動機を持ち得ないのであり，原告らは，平成２５年１月３０日に吹田市監査委員による監査結果が示されてはじめて住民監査請求をする動機を有するに至ったというべきであるから，同日から約３か月後にされた本件住民監査請求には法２４２条２項ただし書の正当な理由がある旨主張する。


しかし，ガバナンス委員会による調査，吹田市長の要求に基づく吹田市監査委員による監査及び１００条委員会による調査は，住民監査請求とは制度の趣旨を異にする別個のものであって，上記の調査又は監査が実施されていることにより住民監査請求をすることが妨げられるものではない。また，原告らの主張によると，地方公共団体の内部機関による調査等が実施されている場合には監査請求期間の経過後にされた住民監査請求であっても上記の調査等の結果が示された日から相当な期間内にされたものであれば法２４２条２項ただし書の正当な理由が認められることとなり，財務会計上の行為の法的安定性の確保の観点から監査請求期間を定めた同条２項本文の趣旨が没却されるおそれがある。
以上のことからすれば，法２４２条２項ただし書の正当な理由の有無を判断するに当たり上記の調査又は監査が実施されていることを考慮すべきではなく，原告らの上記主張は採用することができない。
(5)また，原告らは，本件請負契約について住民監査請求をするためには，本件工事の適正額を調査し吹田市の損害額を確定する必要があるとして，本件請負契約の代金額が妥当である旨の株式会社Ｉの報告書が公表された平成２５年３月５日から約２か月後にされた本件監査請求には法２４２条２項ただし書の正当な理由が認められると主張する。
しかし，法２４２条１項は，怠る事実についての住民監査請求につき，「怠る事実を改め，…怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと」を請求することができると規定しており，同項の規定上，怠る事実について監査請求をするために当該怠る事実による損害額の確定が必要であるとは解されない。また，法２４２条１項が住民監査請求に違法，不当な財務会計上の行為を「証する書面」を添えることを求める趣旨は，事実に基づかない単なる憶測や主観だけで監査を請求することの弊害を防止するなどの点にあり，このような同項の趣旨に鑑みれば，上記の書面は，当該財務会計上の行為の違法性を証明するに足りるものであることを要せず，監査を求めている根拠として一定の事実があることを示す書面であれば足りると解される。それにもかかわらず，怠る事実についての住民監査請求において当該怠る事実による損害額の確定が必要であるとした場合には，その住民監査請求に上記の損害額を証明するに足りる書面の添付を要することとなり，上記の趣旨を超えて監査請求を行う上で加重な負担を負わせることにもなりかねない。
以上のことからすれば，本件監査請求をするに当たり吹田市の損害額を確定する必要があるということはできない。原告らの上記主張は採用することができない。
(6)以上によれば，本件訴え中，本件請負契約の締結及びその補助行為の違法を理由とする本件契約締結職員に対する損害賠償又は賠償命令をすることを求める部分並びに本件支出命令及びその補助行為の違法を理由とする本件支出命令職員に対する損害賠償又は賠償命令をすることを求める部分は，いずれも適法な監査請求を経ていないから不適法であり，却下を免れない。４争点４（本件各財務会計職員及び補助参加人の共同不法行為責任の成否）に
ついて
(1)本件支出職員に対する損害賠償請求に係る請求の適法性Ｇ会計管理者は，本件支出をする権限を有する者であり（法１７０条２項），本件支出を行った者である（前記前提となる事実(2)オ）。また，Ｈ会計室室長は，本件支出を代決する権限を有する者であるから（乙１２）Ｇ会計管理者の権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したもの（法２４３条の２第１項３号）に当たり，本件支出命令の支出命令書の会計室欄にＧ会計管理者と共に押印していること（前記前提となる事実(2)オ）からすると本件支出の補助行為を行ったものと推認することができる。そうすると，原告らは，法２４２条の２第１項４号ただし書により，被告に対し，本件支出職員に賠償命令をすることを求める請求をしなければならないというべきである。そして，同号が，当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方が法２４３条の２第３項の規定による賠償命令の対象となる者である場合とそうでない場合を区別し，前者の場合には賠償命令をすることを求める請求をすることを特に定めていることからすれば，賠償命令の対象となる者について損害賠償請求をすることを求める訴えは，法の予定しない不適法な訴えというべきである。したがって，本件訴えのうち本件支出職員に対して損害賠償の請求をすることを求める部分は，不適法であるといわざるを得ない。
(2)認定事実
前記前提となる事実に証拠（後掲の各証拠のほか，甲２，３，１７，２１，２３，４５～４７〔後記認定に反する部分を除く。〕，乙１の１，３０，３６，３９〔後記認定に反する部分を除く。〕，丙４，証人Ｋ〔後記認定に反する部分を除く。〕，証人Ｊ）及び弁論の全趣旨によれば，本件請負契約の締結に至る経緯等に関し，次の事実が認められる。
ア国は，平成２１年，地球温暖化対策の推進を目的として，一定規模以上の自治体に補助金を交付して当該自治体において基金を造成し，この基金を活用して当該自治体が自ら又は民間事業者等への補助により省エネ施設等の整備事業等（ＧＮＤ基金事業）を実施することとした。ＧＮＤ基金事業の実施要綱では，ＧＮＤ基金事業の実施期限は平成２３年度末とされ，計画された事業が終了したときに基金に残額がある場合は国費相当額を国庫に返還しなければならないものとされていた。（甲２０）イ吹田市は，平成２２年３月，環境省から上記アの補助金として５８５４万円の交付を受けて吹田市グリーンニューディール基金（本件基金）を創設した。吹田市は，本件基金を活用して民間事業者等が省エネルギー改修を行う場合にその一部を助成する事業を実施したものの，同事業への申請件数が少なく，平成２３年７月時点で本件基金には３０００万円を超える残金が発生した。
ウ吹田市において本件基金による事業を所管していた環境部は，本件基金を有効活用するため，本件基金を利用して公共施設の省エネルギー改修事業を実施することとし，省エネルギー効果や吹田市民への啓発効果等を考慮して，本庁舎の維持管理を所管する総務部と協議の上，本庁舎において照明設備改修（ＬＥＤ化）事業等の３事業（本件３事業）を実施することとした。（甲１５）


なお，同年９月５日付けでＧＮＤ基金事業の実施要領が改正され，やむを得ない事情により平成２３年度末までにＧＮＤ基金事業が終了しないと見込まれる場合には自治体が総合環境政策局長に所定の報告書を提出することにより平成２４年度末までＧＮＤ基金事業の実施期限を延長することが可能となった。しかし，上記の実施期限の延長は，東日本大震災に伴うものであり，単に基金に残余が発生していることをもって延長することはできないとされ，吹田市も上記の報告書を提出しなかったため，本件基金による事業の実施期限は平成２３年度末のままであった。（甲１，乙２）エ吹田市は，平成２４年２月８日，本件３事業につき指名競争入札を実施したが，予定価格を大幅に下回る金額で落札されたことなどから，本件基金にはなお２４９７万９０００円が残った。そこで，環境部は，本件基金の有効活用という観点から太陽光発電設備の設置を検討し，公共施設の工事等に関する設計・積算を担当する建築課にも意見を聴いた上，同月１０日頃，総務部に対し，上記の残金を利用して本庁舎の低層棟屋上に発電容量１５ｋｗの太陽光発電設備を設置する工事（本件工事）を提案した。これに対し，総務部は，Ｋが事務処理を補助することを条件に環境部の上記提案を了承した。
オ建築課のＯ主査は，本件基金を利用した事業の実施期限（平成２４年３月末）まで時間がなかったことから本庁舎の電気系統に関する工事の実績がある補助参加人の工事部部長のＪに本件工事への協力を要請し，Ｏ主査，Ｊ，Ｋ等は，同月１３日から同月１５日まで吹田市役所において本件工事に関する協議を行った。
同月１３日の協議において，Ｊは，本件工事の工事自体は可能であるが太陽光パネルの納品が問題であり工期的にはかなり厳しい旨を述べ，吹田市職員は，Ｊに対し，本件工事は入札で実施することになるとした上で，工事の見積作業や仕様書作成に協力することを依頼した。同日の協議において太陽光パネルの納品の可否が指摘されたことから，翌１４日の協議では，太陽光パネルの代理店であり吹田市から工事を受注したことのあるＰ株式会社の担当者も参加することとなり，吹田市側は，Ｐ株式会社の担当者に対して１５ｋｗの防眩タイプの太陽光パネルの在庫確認を依頼した。そして，同月１５日の協議において，Ｐ株式会社の担当者は，防眩タイプの太陽光パネルを納品することは可能でありＱに１５ｋｗの太陽光パネルの在庫が存在することを確認した旨を述べた。（甲４８，５２，乙６の１～３，丙８）
カＯ主査は，上記オの協議の結果を踏まえ，同月１７日，本件工事の仕様書を完成し，この仕様書は，Ｋによる追記を経て，同日，総務部に交付された（乙１９。本件仕様書）。
本件工事の内容は，概要，①太陽光発電設備設置工事（本庁舎低層棟屋上に８０台の太陽電池モジュール等を，３階控室にデータ収集装置等を，１階ロビーに表示装置をそれぞれ設置する工事），②既設受変電設備の改造工事，③上記①及び②の工事に伴う配線配管工事，④警報出力のための中央監視室への警報盤設置工事，⑤上記④の工事に伴う配線配管工事，⑥接地工事（上記①で設置された機器と本庁舎中層棟地階電気室にある既設置端子盤を接地用ケーブルで接続するアース工事）等であった。このうち，上記③，⑤及び⑥の工事は，本庁舎内にケーブルを張り巡らせる配線配管工事であり，この工事が本件工事の相当な割合を占めていたが，本件仕様書作成当時，吹田市には本庁舎の電気配線関係の現況図面が存在しなかったため，本件仕様書には，２０年以上前に行われた低層棟の電気設備工事の完成後に作成された電気配線図面（乙２６）が添付された（原告らは，本件仕様書作成当時，電気配線関係の現況図面として甲第３６の３の図面が存在したと主張するが，上記図面の工事名に「吹田市本庁舎低層棟屋上一部改修（太陽光発電設備設置）」と記載されていることなどに照らすと，上記図面は本件工事完成後に作成されたものと認められるから，原告らの上記主張は採用することができない。）。
キ総務部は，同月２０日，予算額を本件基金の残額と同額の２４９７万９０００円，工事内容を本件仕様書のとおりなどとして，本件工事について補助参加人と請負契約の締結交渉を行う旨の決裁書を作成し，同月２４日，Ａ市長の決裁を受けた（甲５）。上記決裁書には，本件工事の実施理由として，本件基金の残金約２５００万円を有効活用するために実施するものである旨が記載され，本件工事を補助参加人との単独随意契約の方法により実施する理由として，本件工事は，平成２３年度内に完了しなければならないため，施行令１６７条の２第１項５号に基づき，本庁舎の各種電気工事等に実績があり本庁舎内の電気系統に精通している補助参加人と請負契約の締結交渉を行う旨が記載されていた。


なお，吹田市財務規則１０９条では，施行令１６７条の２の規定により随意契約を行おうとするときは，なるべく２人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならないとされているが，本件工事については，補助参加人と本件工事の請負契約の締結交渉をするに当たり，他の電気工事業者からの見積書の徴取は行われていない。また，同規則１０９条の２では，随意契約の方法により契約を締結しようとするときは，取引の実例価格，需給の状況，履行の難易，数量の多少，履行期間の長短等を考慮して，契約を締結することができる金額の限度額を定めなければならない旨が規定されているが，本件工事については，本件仕様書は作成されたものの，設計図書の作成及び設計図書に基づく設計金額の積算は行われず，Ｃ総務部長は，本件基金の残金２４９７万９０００円を基にこれとほぼ同額の２４９６万９４００円を本件工事の予定価格とした。クＫは，同日頃，Ｊに対し，随意契約の方法で本件工事を補助参加人に発注することになった旨を連絡し，本件仕様書をＪに交付するとともに早急に見積りを出すよう求めた。そして，Ｋは，その数日後にもＪに対し本件工事の見積りが完成したかを問い合わせた。しかし，Ｊは，太陽光パネルの見積りを太陽光パネルの代理店であるＰ株式会社に確認する必要があった上，防水架台の見積りを依頼した業者からも回答がなく本件工事の見積りを出すことができない状態にあったことから，その旨をＫに説明した。ケ上記の説明を受けたＫは，同月２７日頃，Ｊに対し，吹田市役所に来庁するよう要請し，来庁したＪに対し，２１４４万円で本件工事を依頼することは可能かを尋ね，可能であれば早急に見積書を提出するよう求めた。そこで，Ｊは，上記同額で本件工事を受注することができるかを検討し，その日の夕方にＰ株式会社から提出された太陽光パネルの見積りを踏まえて本件工事の工事金額を積算したところ２２００万円程度となり２１４４万円で受注することは可能であると思われたことなどから，本件工事を２１４４万円で受注することが可能であると判断した。
コＪは，同月２９日頃，見積金額を２１４４万円とする吹田市長宛ての見積書（甲２）をＫに提出した。この見積書には，通常見積書に添付されている見積金額の内訳を記載した書面は添付されていなかったが，Ｋは，上記の点を問題視することなく，見積書を受け取った。
サ総務部は，同日，本件工事につき，①契約金額を２１４４万円に消費税及び地方消費税を加算した２２５１万２０００円，②工事期間を平成２４年３月５日から同月３１日，③工事内容を本件仕様書のとおりなどとする請負契約を締結する旨の決裁書（甲６）を起案し，同月５日，Ａ市長の決裁を得た。そして，吹田市は，同日，補助参加人との間で本件請負契約を締結した。（丙６の１）
シ本件工事は同月３０日に完成したが，その後，総務部は，吹田市議会の全員協議会等での指摘を踏まえ，同年１１月１９日付けで，Ｊに対して本件工事の内訳書を提出するよう求めた。その際，Ｊは，総務部から，本件請負契約時に作成した概算による内訳書ではなく，最終的な図面に沿った内容のものを提出するよう求められたため，総務部の要望に応じた内訳書を作成し，同月２７日，これを提出した。（甲３，４８，４９）ス吹田市は，平成２４年２月時点の本件基金の残金２４９７万９０００円を利用して，本件工事のほか，ペアガラス導入工事（暖房効率を上げるために議会棟の窓ガラスを二重構造のガラスに替える工事）及び本庁舎照明設備改修（ＬＥＤ化）の追加工事を実施したところ，ペアガラス導入工事の工事代金は１１１万７２００円，本庁舎照明設備改修（ＬＥＤ化）の追加工事の工事代金は１３３万０５６０円であり，最終的な本件基金の残金は３万８５９５円（本件基金の当初額の０．０６６％）となった。（甲１７，乙１の１，３６）
(3)前記認定事実の補足説明（本件請負契約の代金額決定過程に関する被告の主張について）
ア前記(2)ク及びケのとおり，Ｋは，平成２４年２月２０日頃，Ｊに対して本件工事の見積書を提出するよう求め，同月２７日頃には，Ｊに対して２１４４万円で本件工事を依頼することは可能であるかを尋ねた上，同額で本件工事を受注することが可能であれば早急に見積書を提出するよう求めたことが認められる。
これに対し，被告は，ＫがＪに見積金額を２１４４万円とする本件工事の見積書の提出を依頼したことはなく，Ｊが，Ｋからの本件工事の見積依頼に応じて，見積金額を２１４４万円とする見積書を提出したと主張し，証拠（甲４５～４７，乙３９，証人Ｋ）にはこれに沿う部分がある。イしかし，地方公共団体が工事請負契約を締結する場合には適正な代金額で契約を締結する必要があり，とりわけ，本件工事のように，設計図書に基づく工事代金の積算が行われず，見積合せが実施されないまま補助参加人との単独随意契約の方法で請負契約を締結しようとする場合にはその代金額の適正さを慎重に検討する必要があるのであって，被告の主張するように，ＫがＪに本件工事の見積りを依頼したのであれば，その目的は上記の観点から補助参加人による見積金額が適正なものか否かを確認することにあったと解される。そうであるところ，Ｊは，Ｋに対し，見積金額の内訳を記載した書面の添付のない見積書１枚のみを提出したのであるから（前記認定事実コ），Ｋとしては，当該見積書の見積金額の内訳を記載した書面の提出を求めるなど見積金額の根拠を説明するよう求めるはずである。ところが，Ｋは，Ｊに対して見積書に見積金額の内訳を記載した書面が添付されていないことを特に問題とすることなく，見積書を受領しており（前記認定事実コ），このようなＫの行動は不自然，不合理というほかない。また，補助参加人が見積書を提出する場合には見積金額の内訳を記載した書面を添付するのが通常であり（証人Ｊ），実際，補助参加人は本件３事業のうちの照明設備改修（ＬＥＤ化）事業の競争入札に入札する際には内訳書を添付した見積書を吹田市長に提出しているのであって（甲１４），補助参加人が本件工事につき見積金額の内訳を記載した書面を添付しないで見積書を提出しなければならない事情は見当たらない。そうすると，補助参加人が自らの判断で見積金額の内訳を記載した書面を添付せずに本件工事の見積書を提出したとは考え難い。


さらに，①平成２４年２月時点における本件基金の残額は２４９７万９０００円であったところ，同月２０日時点では本件工事の予算額は上記同額とされていたこと（前記認定事実キ），②その後，吹田市が本件工事及びペアガラス導入工事の実施に伴って平成２４年２月２３日に環境省に提出した「中核市・特例市グリーンニューディール基金事業計画変更書」（同月２１日作成）では，本件工事の事業費は２３８６万１０００円とされたが，この金額は，本件基金の残額からペアガラス導入工事の事業費１１１万８０００円を差し引いた額であること（甲１８），③最終的な本件工事の工事金額は２２５１万２０００円となったが，この金額は，本件基金の残額からペアガラス導入工事及びＬＥＤ追加工事の工事金額との合計額を差し引いた額にほぼ等しいこと（前記認定事実ス）などからすれば，本件請負契約の代金額は，本件基金の残額を利用して実施する他の工事（ペアガラス導入工事及びＬＥＤ追加工事）との調整の上で決定されたものと推認するのが相当である。このような契約代金の決定は補助参加人において行うことは不可能であり，吹田市側からの提示金額を補助参加人において了承したと考えるのが合理的である。
ウ以上のことからすれば，上記各証拠中，被告の上記主張に沿う部分はいずれも採用することができず，他に被告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。他方，前記(2)ク及びケに認定したＪがＫに本件工事の見積書を提出するに至る経緯に関する事実に沿う証拠（甲４９，丙８，証人Ｊ）は，Ｋとのやりとりなどの点において具体性を有するものである上，上記イの諸事情にも整合するものであって信用することができるというべきである。
(4)本件支出職員を相手方とする請求について
ア本件支出及びその補助行為が違法となる場合
前記２，３及び４(1)に説示したところによれば，本件各財務会計職員を相手方とする請求のうち，本件において実体的判断の対象となるのは本件支出職員に賠償命令をすることを求める部分のみとなる。同部分は，本件支出の違法無効を理由とするものであるところ，本件支出に固有の違法があることの主張立証はないから，原告らの主張は，本件請負契約が違法無効であることを理由とするものであると解される。
ところで，法２４２条の２第１項４号に定める普通地方公共団体の職員に対する損害賠償の請求又は同法２４３条の２第３項に定める普通地方公共団体の職員に対する賠償命令をすることができるのは，これに先行する原因行為に違法事由が存する場合であってもその原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる。
この点，会計管理者は，支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと等を確認した上でなければ支出することができないとされているものの（法２３２条の４第２項），普通地方公共団体が締結した債務を負担する契約が違法に締結されたものであるとしても，それが私法上無効ではない場合には，当該普通地方公共団体はその相手方に対しそれに基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから，当該契約に基づく債務の履行として支出を行う権限を有する職員は，当該普通地方公共団体において当該相手方に対する当該債務を解消することができるときでなければ，当該行為を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負うものではないと解される。そうすると，普通地方公共団体が締結した債務を負担する契約が違法に締結されたものであるとしても，それが私法上無効でない場合には，普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているときや，当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し，かつ，当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような，客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるときでない限り，当該契約に基づく債務の履行として支出を行う権限を有する職員は，当該契約の適法性を審査する権限を有していても，違法な契約に基づく支出命令により支出を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負うものとはいえず，当該職員が上記債務の履行として行う支出がこのような財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはないと解するのが相当である（最高裁平成２５年３月２１日第一小法廷判決・民集６７巻３号３７５頁参照）。
本件支出は，本件請負契約の債務の履行としてされたものであるところ，吹田市が本件請負契約の取消権又は解除権を有していること，又は当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し，かつ，当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような，客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があることの主張立証はない。したがって，本件支出がＧ会計管理者の財務会計上の義務に反する違法なものであるといえるかは，本件請負契約が私法上無効である場合に限られ，前記のとおり，Ｈ会計室室長の補助行為の違法はＧ会計管理者の財務会計上の行為の違法を構成する関係にあるから，Ｈ会計室室長の補助行為が違法なものとなる場合も上記の場合に限られる。そこで，まず，本件請負契約の私法上の効力について判断する前提として本件請負契約が違法であるか否かについて検討する。
イ随意契約の要件欠如の違法について


(ｱ)法２３４条１項は，「売買，賃借，請負その他の契約は，一般競争入札，指名競争入札，随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」とし，同条２項は，「前項の指名競争入札，随意契約又はせり売りは，政令で定める場合に該当するときに限り，これによることができる。」としているが，これは，普通地方公共団体の締結する契約については，機会均等の理念に最も適合して公正であり，かつ，価格の有利性を確保し得るという観点から，一般競争入札の方法によるべきことを原則とし，それ以外の方法を例外的なものと位置付けているものと解することができる。そして，そのような例外的な方法の一つである随意契約によるときは，手続が簡略で経費の負担も少なく，相応の資力，信用，技術，経験を有する相手方を選定することができる反面，契約の相手方が固定化し，契約の締結が情実に左右されるなど公正を妨げる事態が生ずるおそれのあることから，施行令１６７条の２第１項は前記の法の趣旨を受けて同項に掲げる一定の場合に限定して随意契約の方法による契約の締結を許容することとしたものと解することができる。このような法令の趣旨に鑑みると，同項５号の規定する「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは，天災地変等の予見不可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合であって，競争入札に付するときは契約の目的を達成することができないときをいうものと解すべきであり，これに該当するか否かは，普通地方公共団体の契約担当者が，契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し，個々の具体的な契約ごとに，当該契約の種類，内容，性質，目的等諸般の事情を考慮して，その合理的な裁量に基づいて判断すべきものである（最高裁昭和６２年３月２０日第二小法廷判決・民集４１巻２号１８９頁参照）。平成２５年３月に定められた吹田市随意契約ガイドラインが「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは，災害その他の予見不可能な非常の事態が発生し，かつ，競争入札によると時機を失し，契約の目的を達成することができなくなるときと定め（甲９），大阪府随意契約ガイドラインも，「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当する場合は，天災地変その他の客観的理由の急迫を要する場合であって公告の期間等を短縮してもなお競争入札に付するいとまがないようなときであり，競争入札に付していては契約の目的を達成できない場合である旨を定めている（甲２４）のも上記と同様の理解に立つものであると解される。(ｲ)これを本件についてみると，前記認定事実ア，キ及びサによれば，Ａ市長は，本件基金を利用した事業の実施期限が平成２４年３月末であり競争入札により本件工事を実施すると上記の実施期限内に本件工事を完了することができず本件基金に生じていた残金を国庫に返還しなければならなくなるとの理由から施行令１６７条の２第１項５号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するとして随意契約の方法により本件請負契約を締結したことが認められる。上記のような理由が，天災地変等の予見不可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合に当たらないことは明らかである。そうすると，Ａ市長が上記の理由から随意契約の方法により本件請負契約を締結したことは，その裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したものというべきであり，本件請負契約の締結につき随意契約の方法を選択したことは違法であるというほかない。
ウ本件請負契約の相手方の適否について
原告らは，Ａ市長は，本件請負契約の相手方を補助参加人とする合理的理由はないにもかかわらず，補助参加人に不当な利益を得させる目的で補助参加人と本件請負契約を締結したと主張する。


確かに，証拠（甲２３）によれば，吹田市業者登録名簿において，吹田市の電気工事の分野で補助参加人と同等以上のランクである業者は２８社あり，そのうち同市の公共施設に太陽光発電設備設置工事の実績のある業者は６社あること，他方で，補助参加人は本件工事まで同市の公共施設での太陽光発電設備工事を行ったことはなかったことが認められる。しかし，地方公共団体が随意契約の方法により契約を締結する場合において契約の相手方の選定は契約担当者の合理的裁量に委ねられていると解されるところ，前記認定事実カ，キ及び証拠（甲２２の２，丙４）並びに弁論の全趣旨によれば，①本件基金による事業の実施期限が平成２４年３月末であったため本件工事も同日までに施工を完了しなければならず，本件工事の内容に比して工期が極めて短期間であったこと（なお，前記認定事実ウのとおり，平成２３年９月にＧＮＤ基金事業の実施要綱が改正され，やむを得ない事情により平成２３年度末までにＧＮＤ基金事業が終了しないと見込まれる場合には自治体は所定の報告書を提出することによりＧＮＤ基金事業の実施期限を延長することが可能となったが，吹田市は上記の報告書を提出していない。しかし，前記認定事実ウのとおり，上記の実施期限の延長は東日本大震災に伴うものであり，単に基金に残余が発生していることをもって延長することはできないとされていたのであるから，本件基金に生じた残額を利用するために実施することとなった本件工事を理由に本件基金の実施期限を延長することはできなかったというべきである。），②本件工事には，太陽光発電設備以外の電気設備の設置工事や本庁舎全体にケーブルを張り巡らせる配線配管工事が含まれており，これらの工事が相当な割合を占めていること，③本件請負契約締結当時，本庁舎の電気配線関係の現況図面が存在しなかったことが認められる。以上のような本件工事の内容及び施工条件に照らせば，本件工事の施工業者としては，本庁舎の電気設備や配線配管関係を十分に把握し本件工事を迅速かつ円滑に施工することができる者であることが望ましいということができる。そして，補助参加人は，長年にわたり本庁舎のコンセント回路の増設や照明回路の改修等の配線配管工事を相当数施工している上（乙５の１～１５。甲１２によれば，本庁舎の電気配線等の修繕工事のうち補助参加人が施工したのは平成２１年度では４件中３件，平成２２年度では２件中２件，平成２３年度では２件中２件である。），これまでも吹田市から電気設備の工事に関して技術的な意見を求められることがあり（甲４８），本件工事の実施を検討するに当たっても建築課から協力を要請されていること（前記認定事実オ），補助参加人は本件工事までの間に１件ではあるものの太陽光発電設備設置工事の施工実績を有すること（甲４８，証人Ｊ）に照らすと，補助参加人は本庁舎の電気設備や配線配管関係を十分に把握し本件工事を迅速かつ円滑に施工することができ，本件工事の施工業者として高い適格性が認められるというべきである。そうすると，本件工事について補助参加人との間で随意契約の方法により請負契約を締結することは，契約の相手方の選定という点において不合理はないというべきである。そして，Ａ市長が補助参加人に不当な利益を得させる目的で補助参加人と本件請負契約を締結したことを認めるに足りる証拠はない。この点につき，原告らは，本件請負契約の締結前に行われた本件工事に関する協議に補助参加人が参加しており，その協議記録に「現在，Ｑ製を仮押さえしている。」と記載されていることからすれば本件請負契約締結前に太陽光パネルの在庫を仮押えしたことが認められ，このように，吹田市では，当初から補助参加人に発注することを前提に本件工事に関する協議を進めており，このことは本件請負契約が補助参加人に不当な利益を得させる目的であることを裏付けるものである旨主張する。しかし，平成２４年２月１３日に行われた本件工事に関する協議の協議記録（乙６の１）には本件工事が入札を予定している旨が記載されているのであり，同日時点においては吹田市は競争入札を実施する意向であったと推認される。また，上記のとおり，補助参加人は，長年にわたり本庁舎のコンセント回路の増設や照明回路の改修等の配線配管工事を相当数施工しており，これまでも吹田市から電気設備の工事に関して技術的な意見を求められることがあったのであるから，その当否はともかく，吹田市が本件工事を競争入札で実施することを前提としつつ補助参加人にその見積り等に協力することを依頼することも不自然とはいえない。さらに，同年２月１５日の協議記録に「現在，Ｑ製を仮押さえしている。」と記載されていることについては，正式な発注前にＱの太陽光パネルの在庫を暫定的に押さえておくことができないこと（甲５２），上記の協議記録はＫの個人的なメモにすぎず（丙４，証人Ｋ），Ｋは１００条委員会の調査において，Ｐ株式会社が在庫品を押さえている旨の印象を受けたので上記の記載になったのではないかと述べていること（甲４５）などに照らすと，上記の協議記録の記載をもって補助参加人がＱの太陽光パネルの在庫を仮押えしていたとは認められない。
以上の諸点に照らすと，吹田市において当初から補助参加人に発注することを前提に本件工事に関する協議を進めていたと推認することはできず，原告らの上記主張は採用することができない。
エ本件請負契約の代金額の適否について
(ｱ)原告らは，Ａ市長が，補助参加人に不当な利益を得させる目的で，不当に高額な代金額で補助参加人と本件請負契約を締結したから本件請負契約が違法である旨主張する。


しかし，地方公共団体が随意契約の方法により工事請負契約を締結する場合には，地方公共団体は適正な価格によって契約を締結すべき義務を負うが，契約担当者は，上記の限度において合理的な裁量を有するというべきである。そして，まず，ガバナンス委員会の依頼を受けて本件工事の価格の妥当性調査等を行った株式会社Ｉは，同社の積算による本件工事の代金額は２１０３万８０１２円とした上，この金額は，本件請負契約の代金額より約１５０万円低いものの，本件工事が既設の建物に太陽光パネルを設置する工事であること，工期が短期間であったこと，在庫品のあるメーカーが選定されたことを考慮すると，上記の金額差は妥当なものである旨を報告しており（甲２２の１・２），この調査結果が不合理なものであることをうかがわせる事情は見当たらない。また，吹田市では，平成１８年頃，メーカー数社から見積書を徴取し，太陽光発電設備設置工事の概算金額を附帯工事を含まない額で１ｋｗ当たり１３０万円と決定し，その後も，国が庁舎などを建設する際の工事費積算に採用する国土交通省監修の「新営予算単価」において新築で附帯工事を除く単価が１０ｋｗ当たり１６７２万円から１７１８万円の範囲内で推移していたことなどから，本件工事の実施時点においても太陽光発電設備設置工事の概算金額を附帯工事を含まない額で１ｋｗ当たり１３０万円としていたのであり（乙２４の１～４，丙５），このような吹田市の取扱いには一定の合理性があると認められる。そうであるところ，本件請負契約は，１５ｋｗの太陽光発電設備設置工事の代金額を２１４０万円（税抜）とするものであり（１ｋｗ当たり約１４３万円），上記金額が附帯工事を含むものであることを考慮すると，上記の金額差が不合理なものとはいえない。
さらに，吹田市の行政経営部資産経営室が平成２４年１２月に本件工事と同じ１５ｋｗの太陽光発電設備を本庁舎低層棟屋上に設置するための実施設計及び積算をしたところ，通常の工期（約５～６か月）を前提とした工事金額は，本件請負契約の代金額と近似する２１２９万円（税抜）となった（丙５）。
以上の諸点に照らせば，本件請負契約の代金額が不当に高額であるということはできないというべきである。
(ｲ)原告らは，吹田市が過去に行った太陽光発電設備設置工事（Ｒの改修工事に伴う太陽光発電設備設置工事及び青少年拠点施設の建設に伴う太陽光発電設備設置工事）における工事金額は１ｋｗ当たり１３０万円よりも低額であって，吹田市における太陽光発電設備設置工事の概算金額１ｋｗ当たり１３０万円は不当に高額であると主張する。しかし，原告らの指摘する工事はいずれも太陽光発電設備設置工事が建物の建築工事と一体的に行われたものであるのに対し，本件工事は既設の建物に太陽光発電設備を取り付けるものであり（弁論の全趣旨），前者の場合には，太陽光発電設備設置工事の一部が建物の建築工事と共通するために太陽光発電設備設置工事を単体で行う場合に比べて工事費が低額となる場合もあると考えられる。そうすると，原告らの指摘する太陽光発電設備工事の代金額が１ｋｗ当たり１３０万円よりも低額であることから，吹田市における太陽光発電設備設置工事の概算金額１ｋｗ当たり１３０万円は不当に高額であるということはできない。(ｳ)原告らは，①エネルギー・環境会議コスト等検証委員会が平成２３年１２月１９日に報告した「コスト等検証委員会報告書」（甲２５）では，２０１０年モデルの太陽光発電設備建設費は，住宅用４ｋｗで１ｋｗ当たり４８万円～５５万円，メガソーラー１２００ｋｗで１ｋｗ当たり３５万円～５５万円とされていること，②経済産業省資源エネルギー庁の調達価格等作成委員会で配布された「平成２５年度調達価格検討用基礎資料」（甲２６）及び環境省の平成２５年度２０５０年再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討報告書の資料（甲３５）では，平成２４年度太陽光発電設備設置のシステム価格は，住宅用（１０ｋｗ未満）で１ｋｗ当たり４６．６万円，非住宅用（２ＭＷ）で１ｋｗ当たり３２．５万円とされていることから，１ｋｗ当たりの概算工事費を１３０万円とすることは不当に高額であると主張する。しかし，原告らの指摘する上記価格は，いずれも対象とする太陽光発電設備の出力規模が本件工事で設置された太陽光発電設備と異なる上，上記価格に含まれる太陽光発電設備の設置工事の内容が明らかでなく，上記の報告書の記載から直ちに１ｋｗ当たりの概算工事額を１３０万円とすることが不当であるとはいえない。
(ｴ)原告らは，甲４号証の「内訳書」と題する書面を根拠として，本件工事の適正な工事代金額は１０９１万１０７５円であり，本件請負契約の代金額である２２５１万２０００円は不当に高額なものというべきであると主張するが，上記書面の作成者は不明であり，その信用性は低いものといわざるをえず，上記書面を根拠に本件工事の代金額が不当に高額であるということはできない。
(ｵ)原告らは，１００条委員会から本件請負契約の請負代金の積算の依頼を受けた建築士が，同委員会に提出した調査報告書（本件調査報告書）において複合単価（労務・材料価格等により積算された単価）で算出した本件工事の適正代金額は１９６２万７５００円であるとした上，同委員会に対して市場単価は複合単価の７０％から７５％であると説明していることから，本件工事の市場価格の工事費は１３７３万９２５０円又は１４７２万０６２５円であるとして，本件請負契約の請負代金額は不当に高額であると主張する。
しかし，本件調査報告書では，太陽光発電設備業者３社に本件工事の見積りを依頼したところ，それぞれの見積額はＸ社が２３１０万円，Ｙ社が１９８４万５０００円，Ｚ社が１８６９万円であったとした上，これらの見積額を比較検討してＹ社の見積額を積算根拠としているところ，本件調査報告書では，Ｚ社の見積りについては配線配管工事の見積落ちがあることなどを理由に採用しないとしているものの，本件請負契約の代金額よりも高額であるＸ社の見積額を選定しない理由を明らかにしておらず，Ｙ社の見積額を選定した理由は不明というほかない。そうすると，本件調査報告書をもって本件請負契約の請負代金額が不当に高額であるということはできない。


(ｶ)さらに，原告らは，補助参加人の本件工事に関する工事計画書（本件工事計画書）では実行予算額が１３３７万円とされているから，これに一般管理費等を加算した約１４４９万円から１５５５万円が本件工事の適正代金額であるとして，本件請負契約の代金額は不当に高額であると主張する。
しかし，証拠（証人Ｊ）及び弁論の全趣旨によれば，本件工事計画書は，本件工事の完了後に作成されたものであり，本件工事に実際に要した費用の内訳を記載したものであって，本件工事計画書の実行予算額も補助参加人が本件工事において現実に要した費用の額であると認められる。そうであるところ，地方公共団体から工事を受注する工事業者は，予定価格を下回る金額で工事請負契約を締結した上，企業努力により経費を節減するなどして利益を得るのが通常であり，このような利益の取得は正当な企業活動によるものというべきである。そうすると，実際の工事費用が契約代金額よりも低額になったことから直ちに契約代金額が不当に高額であるということはできない。
もっとも，本件工事計画書の実行予算額によると本件工事の粗利率は３７．６％となり，①吹田市が過去に行った太陽光発電設備設置工事では一般管理費を含む共通費の割合が約２２％であること（甲３８の１・２，３９），②Ｐ株式会社の担当者が１００条委員会において太陽光発電設備設置工事の利益率が一般に１０％あるかないかかもしれない旨を述べていること（甲５２）からすれば，上記の粗利率が一般的な太陽光発電設備設置工事における利益率よりも高率であることがうかがわれないではない。しかし，上記のとおり，地方公共団体から工事を受注する工事業者は企業努力により経費を節減するなどして利益を得るのが通常であり，工事業者の利益率は受注した工事の内容や工事業者の交渉能力等によって異なり得るのであるから，本件工事の粗利率が３７．６％であることをもって本件請負契約の代金額が不当に高額であったと推認することはできない。
(ｷ)原告らは，本件請負契約の締結に当たり見積合せを行っていないから本件請負契約の代金額は不当に高額であると主張する。しかし，原告らの上記主張は，見積合せが行われれば補助参加人以外の業者との間で本件請負契約の代金額よりも低額で本件工事の請負契約を締結することができたことを前提とするものと解されるところ，前記ウのとおり，補助参加人は本庁舎の電気設備や配線配管関係を十分に把握し本件工事を施工する高い適格性を有しているのであり，補助参加人以上に本件工事を施工する適格性を有する電気工事業者が存在することを認めるに足りる証拠はない（前記のとおり，吹田市業者登録名簿において電気工事の分野で補助参加人と同等以上のランクである業者が存在することは認められるものの，上記の業者が本庁舎の電気設備や配線配管関係を補助参加人以上に把握していることを認めるに足りる証拠はない。）。そうすると，本件工事について見積合せを行えば補助参加人以外の業者と本件工事の請負契約を締結していたものとは認められず，原告らの上記主張は前提を欠き，採用することができない（なお，吹田市財務規則１０９条は，随意契約をする場合には「なるべく２人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない」と規定しているのに対し，本件工事については見積合せが行われていないが，上記に説示したところに加え，本件請負契約の代金額が不当に高額とは認められないことに照らせば，本件工事について見積合せを行わなかったことが違法であるということはできない。）。
(ｸ)以上のとおり，本件工事について補助参加人との間で随意契約の方法により請負契約を締結することは，契約代金額の点において不合理はないというべきである。そして，Ａ市長が補助参加人に不当な利益を得させる目的で本件請負契約を締結したと認めるに足りる証拠がないことは前記のとおりである。したがって，本件工事について補助参加人との間で随意契約の方法により請負契約を締結することは，契約代金額においてＡ市長がその裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したとは認められないというべきである。したがって，契約代金額の点で本件請負契約の締結に違法があるということはできない。
なお，前記認定事実キ及びク並びに前記(3)のとおり，総務部は，本件工事の設計図書の作成及び設計図書に基づく工事代金の積算を行わず，電気工事業者からの見積りも徴取しないまま，本件基金の残額とほぼ同額を予定価格とした上，他の工事の代金額等を考慮して本件請負契約の代金額を決定していることが認められるのであり，このような代金額の決定過程が予算執行の適正の観点から著しく不適切であることはいうまでもないが，本件請負契約の代金額が相当と認められる範囲内の額にある以上，契約代金額の点で本件請負契約の締結に違法があるということはできないというほかない。
オ本件請負契約の私法上の効力について


平成２７年１０月２８日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０２４６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年８月２４日
判                決
原        告        株式会社   サカエ訴訟代   理人弁   護士         今川   忠
同         白木裕   一
同         山田和   哉
訴訟代   理人弁   理士         酒井正   美
同         稲岡耕   作
同         安田昌   秀
被        告     コージ産業株式   会社訴訟代   理人弁   護士         鎌田邦   彦
同      福本洋   一
同      葉野彩   子
訴訟代   理人弁   理士         西   博幸
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８００２１６号事件について平成２６年１０月１０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
被告は，平成２３年７月２５日，発明の名称を「棚装置」とする特許出願（特願２０１１－１６２２４６号。出願日を平成１８年４月２７日とする特許出願（特願２００６－１２３０８５号。以下「本件原出願」という。）の分割出願。）をし，平成２４年１月２７日，設定の登録（特許第４９１００９７号。請求項の数は２。）を受けた（以下，この特許を「本件特許」という。）。
原告は，平成２５年１１月２６日，特許庁に対し，本件特許の請求項１及び２に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を無効２０１３－８００２１６号事件として審理をし，被告は，平成２６年２月１４日，訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。特許庁は，同年１０月１０日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同月２０日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲（請求項の数は２である。）の請求項１及び２の記載は，以下のとおりである（以下，請求項１及び２に記載された発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発明２」といい，これらをまとめて「本件発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲４２，５６）。
「【請求項１】
４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており，前記棚板は，水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り
曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって，
前記棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられ
ており，前記内壁の自由端部は傾斜部になっている，
棚装置。
【請求項２】
４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており，前記棚板は，水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り
曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって，
前記棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており，前記棚装置における内壁の自由端部は傾斜部になっており，前記コーナー支柱は平面視Ｌ形であり，前記棚板の外壁が前記コーナー支柱にボ
ルト及びナットで固定されており，
前記棚装置の連接部は前記基板と反対側に向いて凸の円弧状に形成されており，
隣り合った連接部が互いに突き合わさっている，
棚装置。」
３審決の理由の要旨
(1)審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。その要旨は，本件訂正を認めた上で，①本件発明１は，本件特許の出願前に頒布された実開昭５５－７４７０号のマイクロフィルム（甲１。以下「甲１文献」という。）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）及び本件特許の出願前に頒布された実開昭５０－４７７２２号のマイクロフィルム（甲２。以下「甲２文献」という。）に記載された発明（以下「甲２発明」という。）並びに本件特許の出願前に頒布された刊行物等である後記(2)の甲５，甲６，甲１０，甲１１の各文献に記載された周知技術，当業者に周知の事項，サルバニーニ社の機械を用いれば得られるものに基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない，②本件発明は，本件原出願の当初明細書（甲４。以下「本件当初明細書」という。）に記載された発明であり，本件特許に係る分割特許出願は，適法な分割出願であって，その特許出願日は，原出願の出願日に遡及された平成１８年４月２７日と認められるから，原出願の公開公報（甲１２）により新規性又は進歩性を欠く発明ではない，③本件発明１は，本件特許の出願前に頒布された実開昭和５８－１０２６２８号公報（甲１３。以下「甲１３文献」という。）に記載された発明（以下「甲１３発明」という。），甲２発明，後記(2)の甲５，甲６，甲１０，甲１１，甲１４，甲１５，甲１８ないし甲２２の各文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものではない，④本件発明２は，本件発明１を特定するために必要な事項を全て含むものであるから，本件発明１と同様の理由から，当業者が容易に発明することができたものではない，というものである。
(2)上記各文献について
ア甲２：実願昭４８－０９９９９５号（実開昭５０－４７７２２号）公報（以下「甲２文献」という。）
イ甲５：新しい板金加工ノウハウ②    曲げ金型（アマダ板金加工研究会（１９８０年），発行所マシニスト出版株式会社）（以下「甲５文献」という。）ウ甲６：精密板金入門シリーズ⑦    曲げ金型ＡＢＣ（アマダ板金加工研究会（１９８３年），発行所マシニスト出版株式会社）（以下「甲６文献」という。）エ甲１０：欧州特許出願公開第０４７５４６９号明細書（以下「甲１０文献」という。）


オ甲１１：２００４年４月１９日にサルバニーニ社で撮影された写真（以下「甲１１文献」という。）
カ甲１４：実願昭５３－１８２９５８号（実開昭５５－９８８０８号）公報（以下「甲１４文献」という。）
キ甲１５：特開平７－２９３９５９号公報（以下「甲１５文献」という。）ク甲１８：特開平７－１４８０３９号公報（以下「甲１８文献」という。）ケ甲１９：特許第２６３００４８号公報（以下「甲１９文献」という。）コ甲２０：特開平９－２９９１５０号公報（以下「甲２０文献」という。）サ甲２１：実用新案登録第３０８５３０６号公報（以下「甲２１文献」という。）シ甲２２：特開平１０－１１１７０７号公報（以下「甲２２文献」という。）ス甲２６：２００４年４月１９日にサルバニーニ社で撮影された写真（以下「甲２６文献」という。）
セ甲３１：２０１４年２月２８日に撮影された写真（以下「甲３１文献」という。）
(3)審決が認定した甲１発明，甲１３発明の内容，本件発明１と甲１発明，甲１３発明との一致点並びに相違点は以下のとおりである。
ア甲１発明
(ｱ)内容
「４本の支柱１５と，支柱１５で支持された平面視四角形で鋼板製の棚板とを備
えており，
棚板は，水平状に広がる天板１と天板１の長辺側に折り曲げ形成した側板２とを
備えている棚装置であって，
棚板における側板２の先端は，天板１の側へ折り返された折立片３が，折立片３と側板２との間に中空部５があくように連成部４を介して一体に形成され，折立片３の先は，側板２と反対側へ延びるように曲げられ，天板内面へ溶接により接着さ
れ，
中空部の端部口に該端部口を密閉する側蓋と中空部内へ嵌入されるコ字形の嵌入部とを一体に連成してなる止金具を嵌め，さらにその上から棚板端面全体を被包す
る端蓋ケースを嵌合した
棚装置。」
(ｲ)本件発明１との一致点
「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板
製の棚板とを備えており，
前記棚板は，水平状に広がる基板とこの基板の辺に折り曲げ形成した外壁とを備
えている棚装置であって，
前記棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，前記内壁
のうち前記連接部と反対側の端部は曲げられている，
棚装置。」である点
(ｳ)本件発明１との相違点（相違点１及び２）
①相違点１
外壁が，本件発明１は，基板の「周囲」に折り曲げ形成したものであるのに対し，甲１発明は，「天板１の長辺側に折り曲げ形成した側板２」である点。
②相違点２
内壁の連接部と反対側の端部が，本件発明１は，「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているのに対し，甲１発明は，「側板２と反対側へ延びるように曲げられ，天板内面へ溶接により接着されている」点。
イ甲１３発明
(ｱ)内容
「４本の支柱１０と，この支柱に係合され，ボルト及びナットで固定された棚板
１２とを備えており，
棚板１２が，水平伏に広がる基板と，この基板の周囲に折り曲げ形成した周縁１
８とを備えているスチール棚であって，
周縁１８は，基板の周囲に折り曲げ形成した外壁部分と，外壁部分の先端を内曲
げして内壁部分とした二重構造である，
スチール棚。」
(ｲ)本件発明１との一致点
「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製
の棚板とを備えており，
前記棚板は，水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを
備えている棚装置であって，
棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，一体に形成されて
いる，
棚装置。」である点
(ｳ)本件発明１との相違点（相違点３）
棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，本件発明１は，「当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており，前記内壁の自由端部は傾斜部になっている」のに対し，甲１３発明の周縁１８は，基板の周囲に折り曲げ形成した外壁部分と，外壁部分の先端を内曲げして内壁部分とした二重構造である点。
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（相違点１に関する判断の誤り（本件発明１））について(1)甲１文献の記載によれば，甲１文献には，棚板の曲げや撓みに対する強度を高めるために，長手方向（全長）に（天板と側板と連成部及び折立部で囲まれている）角形の中空部を形成する構成が開示されているといえる。そして，一般に，金属製の組立式棚では，棚板は，横方向のみが相当程度の長さを有しているものに限らず，縦方向についても相当程度の長さを有しているものも存在し，縦横比がたとえば３：４程度の方形の棚板も多く用いられている。縦横双方が，共に相当程度の長さを有している場合には，横方向のみならず，縦方向にも同じように補強をすることが行われており，棚板は方形基板の四つの辺を同じ構造にして補強することが当業者にとって技術常識となっている。棚板基板の縁を折り曲げて中空部を形成することは，当業者であれば基板の一つの縁で行うことができれば，その隣の縁でも全く同じように行うことができる。よって，甲１文献に，横方向と同じように縦方向を補強することが記載されていなくても，当業者は，適宜，棚板製造の技術に基づいて，棚板基板の四辺に補強用中空部を設けることができたことは自明であるから，甲１文献に四辺を補強すること（二重構造とすること）につき記載のみならず示唆もない旨の審決の判断には，誤りがある。


(2)仮に，審決の認定のとおり，甲１発明に四辺を補強すること（二重構造とすること）につき甲１文献に記載も示唆もないとしても，当業者は，甲１発明と甲２文献，甲２４公報，甲２５公報及び甲１３文献等に記載された周知技術（四辺を二重構造とすること）を組み合わせることは，容易であったというべきである。本件発明における「内壁も補強機能を果たして棚板の剛性を高め棚装置全体としてより頑丈な構造を作ること」（本願明細書の段落【００１４】参照）という解決課題は，棚板全般にあてはまる課題事項であり，当業者にとって周知な技術であったといえる。また，甲２文献等に記載された上記周知技術（四辺を二重構造とすること）は，甲１発明と同一の技術分野に属する金属製棚板に関するものである。そうすると，甲１発明において，甲２文献等に記載の周知技術を適宜適用して（組み合わせて），四辺を補強する（二重構造とする）構成にすることについて，当業者は容易に想到することができたといえる以上，相違点１に係る本件発明１の構成を当業者が容易に想到し得なかった旨の審決の判断には誤りがある。２取消事由２（相違点２に関する判断の誤り（本件発明１））について(1)甲１発明は，従来の側板をコ字形に曲げる構成では強度的に弱いので側板を角形の中空部を形成するように曲げる構成を採用したものであるところ，金属板の端部を角形等の中空部を形成するように曲げる加工は，「クロージング」加工として周知であるといえる（甲５，６）。
当業者は，甲１文献に記載された曲げ加工の形状（側板２と反対側へ延びるように曲げられ天板内面へ溶接により接着されている形状）に接した場合，通常，加工時間及び材料費を減少させるために，溶接による接着部分を削除し，また，内壁の自由端部の幅寸法を大きくして棚板全体の強度を高めたいと考える。すなわち，溶接部分をなくすべく曲げ加工の先端部を天板内面に接着しているところまで伸ばさず，内壁の自由端部の幅を増やすために，側壁２方向に曲げ傾斜部とすることは，当業者にとって適宜選択しうる構成であるといえる。
そして，溶接による接着作業の省略や内壁の自由端部の幅寸法の大きくするといった，棚板製作において共通する一般的課題に直面した場合，当業者は，適宜，甲５文献及び甲６文献等の教科書に記載されたクロージング加工，また，サルバニーニ社の機械によって得られる形状，とりわけ，全世界のエンドユーザーに対してサンプルとして提供されている曲げ加工の形状（甲１１文献及び甲３１文献の写真参照）の中から，先端部を天板内面に接着しているところまで伸ばさず，側壁２方向に曲げ傾斜部とする構成を選択することは，自明であるといえる（甲２９，３４）。したがって，甲１文献には，クロージング加工による曲げ形状としての甲１１文献及び甲３１文献に示された周知の曲げ形状を適用することの動機付けが存在する。(2)また，クロージング加工（甲５，６）やサルバニーニ社の機械によって得られる金属板の曲げ形状（甲１１，３１）は，棚板外壁のものではないとしても，棚板外壁への適用が示唆されたものであることは明らかである。(3)審決は，甲１発明の構成を本件発明１の「自由端部」とすることにより，強度の面で不利なことも考えられると指摘するが，むしろ，自由端部にした上で，内壁の自由端部を傾斜部と幅寸法を大きくして内壁の剛性を高め，曲げやねじれに対して強度を高められることに鑑みれば，甲１発明の構成から本件発明１の自由端部がある構成にすることで棚板全体の強度が強くなるというべきである。また，上記自由端部を設けることで仮に棚板の一部の強度が弱くなったとしても，強度低下の影響は，さほど大きいものではない。むしろ，自由端部とすることで接着作業の負担の削除などによって得られるメリットが大きくかかるメリットを優先して甲１発明に自由端部を設けることも当業者として適宜行いうることである。(4)仮に，審決の認定のとおり，甲１発明の構成に甲１１文献，甲３１文献等の曲げ加工技術を適用することの動機付けの存在が認められないとしても，当業者は，本件発明の課題や技術分野を考慮すれば，甲１発明と，甲５文献，甲６文献，甲１１文献及び甲３１文献等に記載された周知技術（曲げ加工技術）を組み合わせることは，容易であったというべきである。
(5)以上によれば，甲１発明の構成に周知技術（内壁である自由端部が傾斜部となる曲げ加工）を適用することにつき，当業者は，甲５文献，甲６文献，甲１１文献，甲３１文献等に記載された周知技術を適宜適用して（組み合わせて）想到できたといえる以上，相違点２に係る本件発明１の構成を当業者が容易に想到し得なかった旨の審決の判断には誤りがある。
３取消事由３（相違点１及び２に関する判断の誤り（本件発明２））について上記１，２において主張したとおり，本件発明1は，先行技術により当業者が容易に発明することができたものであるから，本件発明１にさらに限定を加える本件発明２についても，同様の理由で当業者が容易に発明することができたものではない旨の審決の判断は，その前提に誤りがある。
そして，甲１発明に，甲２発明や甲３１文献記載の曲げ加工等の周知技術を適用すれば，本件発明２において，上記限定となる構成を具備することになり甲１発明との相違点が解消されることになることから，甲１発明に先行技術を適用して当業者が容易に想到し得る。
したがって，本件発明２に係る審決の判断には誤りがあり，本件発明２の進歩性の有無の判断に影響を及ぼすものである。
４取消事由４（分割要件に係る判断の誤り）について(1)本件原出願当時，棚装置としてＬ形の支柱を棚板の外壁にボルトで固定したもののほか，パイプ状の支柱を棚板に固定するものや逆Ｕ字形の支柱を棚板に固定するものが，当業者にとって周知であることを裏づける客観的な資料も合理的な根拠も存在しない。
(2)また，パイプ状の支柱を棚板に固定するもの（甲３６）や逆Ｕ字形の支柱を棚板に固定する構成（甲３７）まで含む「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で指示された平面視四辺形で金属板製の棚板」までもが，本件当初明細書に含まれると解釈することはできない。
ア本件当初明細書の請求項１は，「外壁の端部をコーナー支柱の側板と棚板の外側の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両側をボルトで締結する」，及び「前記コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には，位置決め突起を，他方には，前記位置決め突起がきっちり嵌る位置決め穴を設けている」を必須の構成としているから，「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四辺形で金属板製の棚板」が本件当初明細書記載の範囲に含まれると解釈することはできない。


イ本件当初明細書の背景技術の記載からも明らかなように，本件原出願の発明の対象は，Ｌ字型のコーナー支柱にボルトで棚板を締結したタイプであり，かつ，棚板の外壁をコーナー支柱と金具（ボルト及びナット）で直接に固定（締結）するタイプに限定されているから，そもそも，本件原出願の発明において，Ｌ字型のコーナー支柱にボルトで棚板を締結したタイプであり，かつ，棚板の外壁をコーナー支柱とボルト及びナットで挟み直接締結（固定）するタイプ以外の構成が含まれないことは，当業者にとって自明である。
ウさらに，本件当初明細書の【課題を解決する手段】の段落【０００８】の記載からは，本件原出願の発明の対象が外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結している構成を具備しており，かつ，コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を，他方には前記位置決め突起がきっちりと嵌る位置決め穴を設けている構成を具備していることが必要不可欠な構成であることを明らかにしている。
エ仮に，当業者にとって周知な技術であっても，本件当初明細書の請求項１の記載に明らかに反する発明（技術）や本件当初明細書の背景事情欄や解決課題欄において明確に排除されている構成まで本件原出願の発明に含まれていると解釈することはできない。
「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で指示された平面視四辺形で金属板製の棚板」が，本件当初明細書の発明の範囲に含まれるとした審決の判断には誤りがある。そして，本件発明２についても，本件発明１と同様の構成を具備していることが必要不可欠である以上，審決に対する上記批判は同様にあてはまる。(3)以上のとおり，本件特許に係る分割特許出願は，本件当初明細書の技術的範囲に含まれない発明が含まれていることから，本件原出願との関係において「二以上の発明を包含する特許出願」から分割した「新たな出願」に該当しない不適法な分割出願と評価せざるを得ない。よって，本件特許については，出願日の遡及効（特許法４４条２項）が得られず，本件特許には，新規性を欠く無効理由がある。したがって，これに反する審決の判断には誤りがある。５取消事由５（相違点３に関する判断の誤り（本件発明１））について
(1)甲１３発明と甲２発明の組合せについて
甲２文献の記載によれば，甲２文献に，外壁と内壁との間に中空に構成した棚板において内壁の自由端部を外壁に向って延びるように曲げている構成が開示されていることは明らかである。そして，甲２文献には，内壁の自由端部の形状について，内壁と自由端部が垂直である構造以外は含まれない旨の記載は一切認められない。むしろ，外観の内壁の自由端部の幅寸法を大きくして棚板全体の強度を高めつつ，人の指先が周の内壁の内面に触れてもエッジで傷がつかないよう配慮を行えば，内壁と自由端部を垂直に構成するよりは，自由端部と内壁が傾斜をもって接続する構成の方が望ましい。よって，外壁と内壁との間に中空に構成した棚板において内壁の自由端部を外壁に向って延びるように曲げている構成が開示されている場合には，当業者は，適宜，傾斜部となる自由端部を設けることができるというべきである。したがって，甲２文献には「傾斜部」に相当するものが記載されていないとの審決の認定には誤りがある。
(2)甲１３発明に曲げ加工に関する周知技術を適用することについてそもそも，曲げ加工とは，板状の材料又は棒状の材料を折り曲げて目的の形状に加工することをいうから（甲３８），甲１３発明の棚板についても曲げ加工そのものであるといえる。
甲５文献及び甲６文献は，板金加工全般で利用される曲げ加工の教科書的文献であって，これらに記載された技術は，曲げ加工が必要となるメーカー全般にとって当然に日々使用されるものである。また，当業者において，同じ金属板の曲げ加工技術（甲１５，１９，２０）を適用して棚板の外壁，内壁及び傾斜部となる自由端部を作り出すことは，十分に想定されることである。
したがって，甲５文献及び甲６文献記載の曲げ加工及び甲１５文献，甲１９文献，甲２０文献記載の曲げ加工は，棚板外壁のものでも棚板外壁への適用を示唆されたものではない旨の審決の判断は，合理性を著しく欠く。また，甲１３発明においては，棚板の周縁（外壁）を折り曲げ加工し，二重構造とすることでアングル部材（支柱）を強固に固定する方法が明確に開示されているが，この構造のままであると，周縁１８が十分にアングル部材（支柱）を支えきれず，棚全体の強度が弱いばかりか，また，この周縁部の先端部（エッジ）に棚利用者の指先が触れた場合には，指が傷つくおそれが生じる。そこで，当業者においては，周縁１８がアングル部材（支柱）のより安定的に固定することで棚板全体を強固にし，また，人の指先が周の内壁の内面に触れてもエッジで傷がつかない曲げ加工を選択したいとの動機が生じる。そして，当業者がこのような動機を有する場合には，外壁と内壁の間に傾斜部となる自由端部を有するような曲げ加工，例えば，ヘミング潰し構造などの曲げ加工（甲５，６，１５，１９，２０）を適宜適用することは，自明である。
よって，甲１３発明の周縁１８の構成を，これらの曲げ加工に変更することを示唆する記載がない旨の審決の判断内容は，事実誤認であり失当である。さらに，少なくとも，甲２文献は，相違点３の「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外側に向って延びるように曲げられており，前記内壁の自由端部は傾斜部となっている」構成をも開示しているのであるから，甲２発明と甲１３発明とを組み合わせたところで本件発明の相違点３に係る構成を想到することができないという審決の判断内容も事実を誤認するものであり，失当である。(3)甲１３発明にプレス機の形状選択を適用することについて当業者において，甲１３発明の周縁１８がアングル部材（支柱）をより安定的に固定することで棚板全体を強固にし，また，人の指先が周の内壁の内面に触れてもエッジで傷つかない曲げ加工を行いたいとの動機を有する場合，適宜内壁を外壁の方に伸ばし，自由端部を作りつつ，かつ，その自由端部の幅寸法を大きくすべく傾斜した構成にする曲げ加工，すなわち，甲１１文献の写真における構成をとることは当然の帰結である。
よって，甲１３発明の周縁１８の構成に対し，甲１１文献の写真の構成にすること（曲げ加工）を起因（動機）づける記載がない旨の審決の判断は誤りである。(4)甲１３発明と甲１４文献記載の発明の組合せについて甲１４文献の第２図には，明確に相違点３と同様の構造が示されているものの，当該部分の技術的意義を明確に説明した記載はない。


しかし，甲１４文献に記載された発明は，整理棚のグラツキが生じないことを主要な課題としており，第２図記載の構造（内壁，外壁の二重構造に加え，内壁の先端部と傾斜部である自由端部になっている構造）が当該課題解決を図るための構造であることは当業者において容易に把握し得る。また，棚板制作に当たり，内壁の先端（エッジ）等でエンドユーザーがけがをしないようにすることや棚板全体のグラツキを防止することは棚板一般に共通する課題であることから，甲１４文献の第２図記載の構造がこれらの課題解決に向けた構造であることは，当業者であれば容易に認識し得る。よって，甲１４文献の第２図記載の構造は，考案の課題や作用効果等の各文言や当業者の技術常識に鑑みれば，その技術的意義は，開示されているというべきである。
そうすると，甲１４文献の第２図は，相違点３と同様の構造が示されているものの，そのように読み取れるものが図示されているにすぎないのであり，当該部分の技術的意義を説明する記載がない旨の審決の判断は誤りである。また，甲１３発明の周縁１８の構成に対して，甲１４文献の第２図の構成にすること（曲げ加工を行うこと）を起因（動機）付ける記載がない旨の審決の判断も誤りである。
(5)甲１３発明と甲１５文献記載の発明の組合せについて当業者において同じ金属板の曲げ加工技術が開示された甲１５文献記載の曲げ加工（ヘミング潰し）を適用して，棚板の外壁，内壁及び傾斜部となる自由端部を作り出すことは，十分に想定される。
甲１３文献に直面した当業者において，上記(3)と同様の動機を有するに至った場合，甲１５文献記載の発明のヘミング潰し構造に変更することは当然である。甲１３発明の周縁１８の構成に対して，甲１５文献記載の発明のヘミング潰し構造にすることを起因（動機）付ける記載がない旨の審決の判断は誤りである。
(6)まとめ
以上によれば，本件発明１は，甲２，甲５，甲６，甲１０，甲１１，甲１３ないし甲１５，甲１８ないし甲２２の各文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたことは明らかであるから，これに反する審決の判断には誤りがある。
６取消事由６（相違点３に関する判断の誤り（本件発明２））について前記のとおり，本件発明１は，当業者が容易に発明することができたことは明らかであり，同様の理由で，本件発明２についても当業者が容易に発明することができたことが明らかであるから，これに反する審決の判断には誤りがある。
第４被告の主張
１取消事由１（相違点１に関する判断の誤り（本件発明１））について(1)甲１発明は，角形の中空部５と止金具６と端蓋ケース７を不可分一体の必須の構成とし「端部口に止金具及び端蓋ケースを一体に嵌合して薄板鋼板の補強と取付強度の増大を図った」ものであり，このような棚板と支柱の固定方法をとらない甲２発明等の引例と組み合せるべき動機付けはない。甲１文献には，棚板一般において，補強手段として基盤の縁を折り曲げて中空部を形成することなどは開示されていない。
甲５文献，甲６文献，甲１０文献，甲１１文献，甲３１文献等についても，棚装置に関するものではなく，甲１発明と組み合せるべき動機付けはないし，相違点１に係る構成は開示されておらず，原告のいう曲げ加工の周知の形状は存在しない。さらに，甲１発明は，構造上も目的上も，本件発明１の「水平状に広がる基板とこの基板の周囲」すなわち四周に「折り曲げ形成した」外壁を備える構成を採ることはできないから，甲１発明を，外壁が四周に設けられた箱状の棚板に変更しようとするには阻害要因があるといえる。
よって，相違点１について，甲１発明，甲２発明と甲５文献等に記載された周知技術，当業者に周知の事項，サルバニーニ社の機械を用いれば得られるものに基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断に誤りはない。
(2)原告は，本件発明における課題は，棚板全般にあてはまる周知な課題事項である旨主張する。
しかし，上記各文献に四辺を二重構造とする周知技術が記載されているわけではないことはその記載内容等から明らかであるから，原告の主張は誤りである。２取消事由２（相違点２に関する判断の誤り（本件発明１））について(1)原告のいう曲げ加工の周知の形状なるものは存在しないし，甲５文献，甲６文献，甲１０文献，甲１１文献，甲２６文献，甲３１文献等には，相違点２にかかる構成は開示されていない。さらに，前記のとおり，甲１発明において相違点２にかかる構成は採ることはできず，阻害要因があるといえる。よって，相違点２についての審決の判断に誤りはない。(2)原告は，甲１発明の構成に甲１１文献等の曲げ加工技術を適用する動機付けがあると主張する。
しかし，甲１発明は，側板を角形の中空部を形成するように曲げる構成によって側板の強度を補強しようという技術を開示するものではない。また，甲５文献及び甲６文献に記載されているものは，そもそも棚装置の棚板の外壁と内壁の形状ではないし，単なる曲げの形状としても，相違点２にかかる構成と同様の形状のものは一切ない。甲１１文献及び甲３１文献にある写真は，そもそも証拠価値が低いし，示されている金属板の曲げ形状は，棚板外壁のものではなく，棚板外壁への適用が示唆されたものでないことは明らかである。甲１発明は，折立片３の上端の折曲縁３aを天板内面に溶接により接着することで強固に固定しているのであり溶接による接着部分を削除することなどあり得ないし，折立片３の上端の折曲縁３aは天板内面への溶接と角形の中空部５への止金具６の嵌め込みのために内向きに設けられて天板に接着されているのであるから，原告の主張するように内壁の自由端部の幅寸法を大きくするようなこともあり得ない。また，単に自由端部を設けることより甲１発明のように折立片３の上端の折曲縁３aを天板内面に溶接により接着する方が強固であることは論ずるまでもなく明らかである。さらに，甲１発明は，折立片３の上端の折曲縁３aをわざわざ天板内面に溶接により接着することで強固に固定しているのであり，溶接による接着部分を削除することなどあり得ない。
よって，原告の上記主張は理由がない。


(3)原告は，甲１発明に適宜甲１１文献等の曲げ加工技術を適用し得ると主張する。しかし，甲５文献，甲６文献，甲１１文献及び甲３１文献が，棚装置の棚板の形状，しかも「内壁である自由端部が傾斜部となる曲げ加工」なる「周知技術」を示すものでないことは明らかであるから，原告の上記主張は理由がない。３取消事由３（相違点１及び２に関する判断の誤り（本件発明２））について本件発明２は，本件発明１にさらに限定を加えるものであるところ，前記のとおり，本件発明１は甲１発明等の先行技術に基づいて容易に想到し得ないものであるから，本件発明２も容易に想到し得ないものであることは明らかである。４取消事由４（分割要件に係る判断の誤り）について原告は，本件当初明細書には，「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で指示された平面視四辺形で金属板製の棚板」を含んでいると解釈することはできず，分割要件違反があると主張する。
しかし，本件当初明細書には，実施例として明記された「平面視で直交した２枚の側板を有するコーナー支柱」と「外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結する構成」に限られず，「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板」を備えた棚装置において本件発明１の外壁及び内壁の構成を有するものも記載されていたといえることは明らかであり，本件発明には分割要件違反はない。
なお，本件原出願当時，コーナー支柱で棚板を支持している棚装置としては，Ｌ字形の支柱を棚板の外壁にボルトで固定したものに限られず，パイプ状の支柱を棚板に固定するものや逆Ｕ字形の支柱を棚板に固定するものなども周知であった（乙１ないし３）。
よって，審決の分割要件に係る判断に誤りはなく，原告の上記主張は理由がない。５取消事由５（相違点３に関する判断の誤り（本件発明１））について
(1)甲１３発明と甲２発明の組合せについて
甲１３発明と甲２発明を組み合わせるべき動機付けはないし，甲１３発明において相違点３に係る構成を採用するには阻害要因がある。また，甲２発明は，相違点３に係る構成を備えておらず，仮に甲１３発明と甲２発明を組み合わせたとしても，本件発明１に至ることはない。
また，甲２文献には，傾斜部に相当する構成も開示されていないので，これを前提とする原告の主張は理由がない。
(2)甲１３発明に曲げ加工に関する周知技術を適用することについて原告の主張する曲げ加工に関する周知慣用技術なるものはその内容が曖昧で特定できない。その根拠とする甲５文献，甲６文献，甲１５文献，甲１９文献及び甲２０文献は，そもそも棚装置に関するものではなく，当然ながら，棚装置の棚板の外壁と内壁の形状に関するものでもないから，甲１３発明と組み合わせるべき動機付けもこれらの中から特定のものを選択して甲１３発明と組み合わせるべき動機付けもないし，相違点３にかかる構成を備えるものでもない。また，甲２文献，甲１文献及び甲１５文献に記載されたものは，原告のいう曲げ加工に関する周知慣用技術の例ではない上に，相違点３にかかる構成を備えるものでもない。また，甲１３発明と組み合わせるべき動機付けもこれらの中から特定のものを選択して組み合わせるべき動機付けもない。さらに，甲１３発明において相違点３にかかる構成を採用するには阻害要因がある。
(3)甲１３発明にプレス機の形状選択を適用することについて甲１０文献，甲２１文献及び甲２２文献に記載されたものは，曲げ加工機等に関するもので，棚装置に関するものではない。また，その形状も，棚装置棚装置の棚板の外壁と内壁の形状に関するものでもない上に，形状としても相違点３にかかる構成に近似したものはない。
甲１１文献は，公知性のある刊行物ではなく，証拠価値がなく，写真の被写体が出願以前に存在していたことも公知であったことも認めることはできない。また，甲１１文献の被写体は，棚装置に関するものではなく，また，形状としても相違点３にかかる構成を備えるものではない。
甲１３発明とこれらを組み合わせるべき動機付けもこれらの中から特定のものを選択して甲１３発明と組み合わせるべき動機付けもまったくない。また，甲１３発明において相違点３にかかる構成を採用するには阻害要因がある。(4)甲１３発明と甲１４文献に記載された発明の組合せについて甲１４文献記載の発明は，特殊な構造の棚板であり，課題も作用効果も相違し，甲１３発明と組み合せるべき動機付けはない。
また，甲１４文献記載の発明は相違点３にかかる構成を備えていない。甲１４文献には，第２図のカール部の技術的意義について何の記載もなく，たまたま形状としては似ているように見えるものが図示されているにすぎず，技術的意義をもった構成が開示されているということはできない。甲１３発明において相違点３にかかる構成を採用するには阻害要因がある。(5)甲１３発明と甲１５文献に記載された発明の組合せについて甲１５文献に記載された発明は，レンジフードファンの油受けコーナーの補強構造にかかるもので，棚装置にかかるものではなく，甲１３発明に組み合わせるべき動機付けはない。また，甲１５文献には相違点３にかかる構成は開示されていない。甲１３発明において相違点３にかかる構成を採用するには阻害要因がある。
(6)まとめ
以上によれば，相違点３に関する審決の判断に誤りはない。６取消事由６（相違点３に関する判断の誤り（本件発明２））について前記のとおり，本件発明２は，本件発明１にさらに限定を加えるものであるところ，本件発明１は甲１３発明等の先行技術に基づいて容易に想到し得ないものであるから，本件発明２も容易に想到し得ないものであることは明らかである。よって，審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の取消事由２ないし６の主張はいずれも理由がなく，取消事由１について判断するまでもなく，審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件発明１の要旨
本件明細書によれば，本件発明１は，次のとおりである（図面については，別紙本件明細書図面目録参照）。
本件発明１は，コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するものである（【０００１】）。


従来から，物品を保管したり持ち運んだりするのに平面視四角形でオープン方式の棚装置が多用され，この棚装置の一種に，平面視四角形の棚板を平面視Ｌ形のコーナー支柱にボルトで締結したタイプがあり，このタイプでは，棚板の周囲に，コーナー支柱の内面に重なる外壁を折り曲げ形成しているが，本件発明１は，棚板の剛性を高くして全体としてより頑丈な構造となる，より改善された形態の棚装置を提供することを課題とするものである（【０００２】，【０００８】，【００１４】）。本件発明１は，棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，当該内壁と外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，内壁のうち連接部と反対側の自由端部は外壁に向かって延びるように曲げられており，内壁の自由端部は傾斜部になっている，という構成により，内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができるという効果を奏するものである（【０００９】，【００１０】，【００１４】）。
２取消事由４について
事案の内容に鑑み，まず取消事由４について判断する。
(1)原出願当初明細書の記載
本件当初明細書（甲４）には次の記載がある。
「【請求項１】
複数本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており，前記コーナー支柱は平面視で交叉した２枚の側板を備えている一方，前記棚板は，水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えており，外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者を
ボルトで締結している棚装置であって，
前記コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を，他方には前記位置決め突起がきっちり嵌まる位置決め穴を設けている，棚装置。
【請求項２】
前記ボルトは頭がコーナー支柱の外側に位置するように配置されており，棚板における外壁の内面には前記ボルトがねじ込まれるナットを配置しており，前記棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が一体に形成されており，外壁と内壁との間には前記ナットを隠す空間が空いており，更に，前記コーナー支柱の側板に位置決め突起が突き出し形成され，棚板の外壁
に位置決め穴が空けられている，
請求項１に記載した棚装置。」
「【技術分野】
【０００１】
本願発明は，コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するものである。・・・」
【０００２】
物品を保管したり持ち運んだりするのに平面視四角形でオープン方式の棚装置（スチール棚）が多用されている。この棚装置の一種に，平面視四角形の棚板を平面視Ｌ形のコーナー支柱にボルトで締結したタイプがあり，このタイプでは，棚板の周囲には，コーナー支柱の内面に重なる外壁を折り曲げ形成している。」
「【０００７】
・・・より改善された形態の棚装置を提供することを課題とするものである。」
「【００１１】
本願発明では，コーナー支柱と棚板とは位置決め突起と位置決め穴との嵌め合わせによって相対的な姿勢が保持されているため，コーナー支柱と棚板との間のガタ付きを防止できる。この場合，突起及び穴とも加工は簡単であるためコストが嵩むことはない。
【００１２】
また，位置決め突起と位置決め穴との間を相対動させるような外力が作用してもそれら位置決め突起が潰れたり位置決め穴の箇所か破断したりすることはないため，高いガタ付き防止機能（締結強度）を発揮することができる。・・・」
「【００１３】
請求項２のように構成すると，内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができ，また，ナットは内壁と外壁との間の空間に隠れているため，体裁が良いと共にナットに物品が引っ掛かることも防止できる。また，一般に，棚装置ではコーナー支柱は棚板よりも厚いため，押し出し加工によってコーナー支柱に高い強度の位置決め突起を形成することができ，このため，棚装置の剛性を高める上で好適であると言える。」
「【００１５】
(1)．第１実施形態（図１～図３）
図１～図３では第１実施形態を示している。本実施形態はワゴンタイプの棚装置に適用しており，図１の斜視図で棚装置の概略を示している。棚装置は，平面視で直交した２枚の側板１ａを有する４本のコーナー支柱１と，コーナー支柱１の群の間に配置座された上中下３段の棚板２と，各コーナー支柱１の下端に取り付けたキャスター３とから成っている。コーナー支柱１は，帯鋼板を折り曲げて製造することもできるし，市販されているアングル材を使用することも可能である。
【００１６】
棚板２は，水平状に広がる平面視四角形の基板４と，基板４の各辺から上向きに立ち上がっている外壁５と，外壁５の上端に連接した内壁６とから成っており，・・・」
「【００１８】
棚板２の外壁５の端部はコーナー支柱１の側板１ａの内面に重なっており，両者がボルト７及びナット８で締結されている。・・・」
「【００２１】
・・・棚板２の内壁６は外壁５から離反しており，このため，外壁５と内壁６との間にはナット８及びボルト７の端部が隠れる空間が空いている。内壁６のうち外壁５に繋がる連接部１１は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。他方，内壁６の下端部（自由端部）６ａは，外壁５に向けて傾斜した傾斜部になっている。なお，棚の連接部１１の各端部は平面視で４５度カットされて傾斜しており，隣り合った連接部１１が互いに突き合わさっている。」
「【００２５】
(3).他の実施形態（図５）
図５では棚板２の断面形状の別例を示している。このうち（Ａ）に示す例では，内壁６の連接部１１を上向き凸の半円状に形成している。」
(2)本件当初明細書に開示された内容


上記(1)の記載によると，本件当初明細書には，コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するものであり（【０００１】），より改善された形態の棚装置を提供することを課題として（【０００７】），４本のコーナー支柱と，コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており（請求項１，２，【０００１】，【００１５】，【００１６】），棚板の剛性を高くして棚装置全体としてより頑丈な構造とするため，棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が一体に形成されており（【００１３】），具体的には，棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，内壁と外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，内壁の自由端部である下端部は外壁に向けて傾斜した傾斜部になっている（【００１６】，【００２１】），との構成（以下「構成１」という。）とすることを技術的特徴とする発明が記載されている。
また，本件当初明細書には，コーナー支柱は平面視Ｌ形であり，棚板の外壁がコーナー支柱にボルト及びナットで固定されており，棚装置の連接部は上向き凸の半円状に形成されており，隣り合った連接部が互いに突き合わさっている（【０００２】，【００１５】，【００１８】，【００２１】，【００２５】），との構成も記載されている。そうすると，本件発明は，前記第２，２のとおりであるから，「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四辺形で金属板製の棚板」との構成を含む本件発明の全ての構成が本件当初明細書に記載されていると認められる。
(3)原告の主張について
原告は，本件当初明細書の請求項１等は，「外壁の端部をコーナー支柱の側板と棚板の外側の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両側をボルトで締結する」及び「前記コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には，位置決め突起を，他方には，前記位置決め突起がきっちり嵌る位置決め穴を設けている」を必須の構成としているから，「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で指示された平面視四辺形で金属板製の棚板」が本件当初明細書の発明の範囲に含まれると解釈することはできない旨主張する。
確かに，本件当初明細書には，コーナー支柱と棚板との間のガタ付きを改善することを目的として（【００１１】，【００１２】），コーナー支柱は平面視で交叉した２枚の側板を備えている一方，棚板は，水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えており，外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結している棚装置であって，コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を，他方には位置決め突起がきっちり嵌まる位置決め穴を設けている（請求項１，２），との構成が開示されていることが認められ，本件原出願の請求項に係る発明においては，コーナー支柱は平面視で交叉した２枚の側板を備えているものであること，外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結しているものであること，及び，コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を，他方には位置決め突起がきっちり嵌まる位置決め穴を設けているものであること（以下「構成２」という。）が，その必須の構成となるといい得る。
しかし，本件当初明細書には，上記のとおり，棚板の剛性を高くして棚装置全体としてより頑丈な構造とするとの作用効果を奏する構成１が記載されているのであるから，コーナー支柱と棚板との間のガタ付きを改善するための解決手段としての構成２が本件原出願の請求項に係る発明の必須の構成であるとしても，これは，本件原出願の請求項に係る発明の技術思想についてのものにすぎない。また，構成２は，棚板の剛性を高くして棚装置全体としてより頑丈な構造とするとの作用効果を奏するために必須の構成であるとはいえず，構成１と技術的に一体不可分な関係にあるものとも認められない。
そして，本件当初明細書には，「複数本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており，」（請求項１，２），「本願発明は，コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するものである。」と記載されているとおり（【０００１】），本件初明細書に記載された発明は，コーナー支柱の形状やコーナー支柱と棚板との締結態様について特段限定のない発明であると解される。
そうすると，本件発明が，本件原出願の請求項に係る発明（構成２）において記載されていないからといって，本件当初明細書に記載されていないということはできない。
また，本件当初明細書の記載から，「４本のコーナー支柱と，前記コーナー支柱で支持された平面視四辺形で金属板製の棚板」との構成について，当業者によって発明の実施形態として想定することができないということもない。したがって，本件当初明細書には，本件発明が記載されていると認められるから，原告の上記主張は採用することができない。
(4)以上によれば，本件発明は，特許法４４条１項所定の要件を充足するものであると認められ，分割要件違反があるとはいえないから，本件特許に係る分割出願は，適法な分割出願であって，その特許出願日は，本件原出願の出願日である平成１８年４月２７日に遡及すると認められるから，本件原出願の公開公報（甲１２）に記載された発明又は進歩性を欠く発明であるとはいえないとした審決の判断に誤りはない。
３取消事由２，３，５及び６について
取消事由２，３，５及び６は，いずれも刊行物等に記載された発明（曲げ形状）に関するものであるところ，事案の内容に鑑み，上記取消事由を併せて判断することとする。
(1)甲１発明について
ア甲１文献には次の記載がある（図面については，甲１文献図面目録参照）。
「２実用新案登録請求の範囲
長方形天板の左右両側の長手方向全長に，天板と側板と連成部及び折立片とで囲まれる角形の中空部を形成し，その端部口に該端部口を密閉する側蓋と中空部内へ嵌入されるコ字形の嵌入部とを一体に連成してなる止金具を嵌め，さらにその上から棚板端面全体を被包する端蓋ケースを嵌合したことを特徴とする棚板構造。」（１頁３行目から同頁１０行目）
「本考案はスチール製組立棚用の棚板に関し，棚板となる長方形天板の左右側板を折り曲げにより該部の長手方向に角形の中空部を形成し，端部口に止金具及び端蓋ケースを一体に嵌合して薄板鋼板の補強と取付強度の増大を図ったものである。」
（１頁１２行目から同頁１６行目）


「１は鋼板製の長方形天板であり，その左右両側には側板２，２が折り曲げにより一体に成形される。」（１頁１８行目から１９行目）「３は左右側板２，２の下縁部に連成部４を介して内方上向きに折り曲げした折立片であり，この折立片３の上端に折曲縁３ａを内向きに設けてそれを天板内面へ溶接により接着させる。このようにすると天板１の左右両側に天板１と側板２と連成部４及び折立片３とで囲まれた角形の中空部５がその全長に形成される。」（２頁１行目から同頁７行目）
「６は中空部５の端部口５ａに嵌められる止金具であり，端部口５ａを密閉する側蓋６ａと中空部５内へ嵌入されるコ字形の嵌入部６ｂとを一体に有するよう鋼板にてつくられる。」（２頁７行目から同頁１０行目）
「７は端蓋ケースであり，前記同様鋼板にてつくられ，止金具６を嵌めた上で棚板の端部に嵌合されるものである。」（２頁１１行目から同頁１３行目）「角形中空部５の端部口５ａに止金具６を嵌めると，ねじ孔８と透孔９が合致するからこれにビス１０を挿通して螺締すれば端部口５ａは側蓋６ａで密閉されると共に端部口５ａの奥の角形中空部５はコ字形嵌入部６ｂの嵌合で嵌合部が２重となって補強される。さらにその上から端蓋ケース７を嵌めて透孔１３よりビス１４を挿通し，ねじ孔１２に螺締すれば棚板と止金具及び端蓋ケースの三者が一体化する。」
（３頁７行目から同頁１５行目）
「従来の鋼板製棚板は側板をコ字形に曲げただけのものが一般的であったから，重量物を載せると棚板が曲がったり，撓んだりして強度的に非常に弱い欠点があり，その為これを補強する為に天板の内面にコ字形の補強材を溶接により接着することが行われているのであるが，・・・棚板を取付ける部分の強度が弱い為に・・・欠点があった。」（４頁１０行目から同頁２０行目）
「本考案はこのような従来の欠点に鑑みこれを改良したものであって，・・・天板の左右長手方向の全長に・・・角形の中空部を形成し，その端部口に止金具を嵌め・・・端蓋ケースを嵌合してなるものであるから棚板の曲げや撓みに対する強度は角形の中空部によって著しく高められると共に，その端部口に嵌めた止金具と端蓋ケースによって棚板が薄質でもねじ止めや締め付け並びに支柱に対する取付金具との係合を強固に行うことができ・・・る。」（５頁１行目から同頁１４行目）イ甲１文献の上記記載によれば，甲１発明は前記第２，３(3)ア(ｱ)のとおりであると認められる（争いがない）。
甲１発明は，側板をコ字形に曲げただけの従来の鋼板製棚板では，重量物を載せると棚板が曲がったり，撓んだりして強度的に非常に弱い欠点があり，これを補強するために天板の内面にコ字形の補強材を溶接により接着する場合，棚板を取付ける部分の強度が弱いために欠点があった，という従来の問題に鑑み，これを改良したものであり，棚板となる長方形天板の左右側板を折り曲げにより該部の長手方向に角形の中空部を形成し，端部口に止金具及び端蓋ケースを一体に嵌合することにより，薄板鋼板の補強と取付強度の増大を図ったものである。したがって，天板，側板，連成部及び折立片で囲まれる角形の中空部，該中空部の端部口に嵌入される止金具及びその上から棚板端面全体を被包する端蓋ケースの三つの構成は，甲１発明において，課題を解決する手段として必須の構成であるといえる。
(2)甲１３発明について
ア甲１３文献には次の記載がある（図面については，別紙甲１３文献図面目録参照）。
「２，実用新案登録請求の範囲
１．各隅角部に配設した支柱（１０）と，この支柱に係合する棚板（１２）から成るスチ－ル棚において，各支柱の内面に上下方向に相対向する複数対の突部（１４）（１６）を各支柱につき同高さに設け，各対の突部間の間隔を棚板の同縁（１８）の高さと同一となし各対の突部間に棚板を挿入係合させてなるスチール棚。」（１頁３行目から同頁１０行目）
「この考案はスチール棚の改良に関し特別な金具を用いることなくスチール棚の堅固な組立てを可能とするものである。」（１頁１２行目から同頁１４行目）「従来のスチール棚は・・・スチール棚全体が正確な直角六面体の形状をとりうるよう最上部の棚板（１２）と最下部の棚板（１２）とをアングルに取り付ける際に棚板（１２）とアングル（１０）との間に三角形の金具を挿入して三角形の各頂点に対応する位置においてそれぞれ３本のビスをアングル（１０），金具（１１），棚板（１２）と挿通して固定しているものである。この場合には・・・１つのスチール棚において１６枚の金具が必要であり，又，１枚の金具あて３本のビスとナットが必要であって価格構成上これら部品の占める割合が大であって異常なコスト高につながる原因となっているのみならず，アングル（１０）と棚板（１２）との間に金具（１１）を挟みながらビスを通す必要があり特に素人にとっては組立てが困難であった。
そこでこの考案者はこのような特別な金具を必要とすることなく迅速容易に組立てができてしかも正確な形状を出せるスチール棚を提供したものである。」（１頁１５行目から３頁４行目）


「第１図～第３図において（１０）は断面Ｌ字型の各隅角部に配するアングルであってアングル内面には上下方向に相対向する切起し等の突部（１４）（１６）が複数対設けられている・・・このようなスチ－ル棚を組立てるには４本のアングル部材（１０)を隅角部に配し複数の棚板を所望の間隔をもつてアングル（１０)内面の一対の突部(１４）（１６）間に挿入係合してアングル外部よりボルト（２０）を挿入しアングル（１０）の長孔（２４）および棚板（１２）の周縁(１８)に設けた長孔(２６）内を挿通してナット（２１）に螺合して締めつけ固定する。第３図に示すようにアングル（１０）の各面において棚板（１２）の互いに直角をなす周縁（１８)（１８）の双方を固定する。」（３頁７行目から４頁４行目）「以上のようにこの考案では支柱内面に設けた複数対の突部の間に棚板を挿入係合しビス止めすることによりスチール棚の組立てが完了するものであって棚板の位置決めと同時にスチール棚全体の正確な直角形状をなすことができる。そして従来例のように特別な金具およびこれを装着するための余分なビスを必要としないので大幅なコスト減につながる。」（６頁４行目から同頁１１行目）イ甲１３文献の上記記載によれば，甲１３発明は前記第２，３(3)イ(ｱ)のとおりであると認められる（争いがない）。
甲１３発明は，従来のスチール棚では，スチール棚全体が正確な直角六面体の形状をとりうるよう最上部の棚板と最下部の棚板とをアングルに取り付ける際に棚板とアングルとの間に三角形の金具を挿入して三角形の各頂点に対応する位置においてそれぞれ３本のビスをアングル，金具，棚板と挿通して固定していたため，コスト高となるのみならず，組立てが困難であったという問題に鑑み，特別な金具を必要とすることなく迅速容易に組立てができ，しかも正確な形状を出せるスチール棚を提供することを課題としたものである。
したがって，本件発明との相違点３に係る甲１３発明の「周縁１８は，基板の周囲に折り曲げ形成した外壁部分と，外壁部分の先端を内曲げして内壁部分とした二重構造である」との構成は，甲１３発明において，課題を解決する手段として必須の構成であるということはできない。
(3)関係証拠の内容（別紙甲２文献等図面目録の各文献の図面参照）ア甲２文献には，「４本の隅角部の支柱１と，支柱１で支えられた平面視四角形の棚板４とを備えており，棚板４は，棚板の前後左右の縁部に，断面Ｌ字形又はロ字状の下向き屈折縁９を形成している棚装置」との発明（甲２発明）が記載されている。
イ甲５文献には，新しい板金加工ノウハウに関して，「板の端部を図１０・１・１のようにカール状に折り曲げることをカーリングという。カーリングは，製品の外観を良くする，補強の働きをする，安全性を得る――などの利点があって，多く使われている。」「１３・１クロージング    クロージングの語源は，ｃｏｌｓｅ（閉じる）。図１３・１・１のような閉じた製品形状の曲げをいう。」との記載がある。ウ甲６文献には，曲げ金型に関して，表４－２には，種々の曲げパターンが紹介されており，この中にクロージングも記載されている。エ甲１０文献には，帯状金属板を，長手方向に曲がった梁材と同じように，孔あけ，引き抜き加工，横方向に曲がった梁材に，電子プログラム化できる断面図により，自動的に変形させるに適した機械に関し，「図１６は，・・・この発明に係る機械を使用して作ったサンプルを集めたものである。」との記載がある。オ甲１１文献には，別紙甲２文献等図面目録記載の甲１１文献の写真のとおりの曲げ加工がされたサンプル（断面形状の加工例）が撮影されている。なお，甲２６文献についても同様である。
カ甲１４文献には，整理棚における棚板の取付構造に関し，「第１図は逆Ｕ字状に折曲された鋼製パイプよりなる支柱１，１’の間に上下２段に鋼板製の棚板２，３を配し・・・。前記上下棚板２，３は側面視で第２図に示すような形状をしており・・・」との記載がある。
キ甲１５文献には，レンジフードファンにおけるコーナーの補強構造に関する記載があり，図７には，フード体Ａが，側板部１と，油受け６と，ヘミング潰し７とを含み，油受け６が，外側立面６ａを有し，ヘミング潰し７が，中空部７ａ，折曲端７ｂ，下側湾曲外面７ａ’を有することが記載されている。ク甲１８文献には，収納ラックに関し，「【００１７】また，棚板６には，その下端が内方に折曲されて補強用の折り返し片６１が形成されており，その左右両端近傍には，ナットｎが溶着されている（図２参照）。」との記載があり，図２には，折り返し片６１がコ字形の部材として記載されている。ケ甲１９文献には，デスクに関し，第５図及び第７図に，補強桟部１５がロ字形の部材として記載されている。
コ甲２０文献には，机に関し，図９に，ロ字形の箱形フレーム１５が記載されている。
サ甲２１文献には，曲げ加工装置に関し，「【０００１】【考案の属する技術分野】本発明は，パネル曲げ加工機として当業界で既知のプログラム汎用板材曲げ加工のための曲げ加工装置に関するものである。【０００２】・・・この曲げ加工ユニットによりブランクの各側辺に対して可変の寸法，角度及び方向の多数の曲げ加工を行うことができる。」との記載がある。
シ甲２２文献には，作業領域操作方法及びベンディングプレス機に隷属するロボットに関し，「【００１６】・・・曲げ加工を仕上げた仕上げメタルシート１１２のアンローディングユニット１０７を設け，この仕上げたメタルシート１１２の特別な実施例を図３に示し，この実施例では矩形形状をなす。」との記載があり，図３には，矩形形状のメタルシート１１２が示されている。
ス甲３１文献には，別紙甲２文献等図面目録記載の甲３１文献の写真のとおりの曲げ加工がされたサンプル（断面形状の加工例）が撮影されている。セ特許第３４３７９８８号公報（甲２５。以下「甲２５文献」という。）には，金属板製棚及び金属板製ワゴンに関し，「【００１８】図５に示された棚板１は平板１１を底とし，縁片１２，１３を側壁とする浅い箱状を呈している。折り返し片１６，１７の幅ｙは縁片１２，１３の幅ｘよりも僅かに小さくされているから，縁片１２，１３に沿って外側へ折り返された折り返し片１６，１７は，縁片１２，１３の少なくとも上半分を覆っており，折り返し片１６，１７の下端は縁片１２，１３の下端より僅か上方に位置している。」との記載がある。


(4)相違点２及び相違点３について
ア本件発明１と甲１発明との相違点２は，前記のとおり，内壁の連接部と反対側の端部が，本件発明１は，「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているのに対し，甲１発明は，「側板２と反対側へ延びるように曲げられ，天板内面へ溶接により接着されている」点であり，また，本件発明１と甲１３発明との相違点３は，前記のとおり，棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，本件発明１は，「当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており，前記内壁の自由端部は傾斜部になっている」のに対し，甲１３発明の周縁１８は，基板の周囲に折り曲げ形成した外壁部分と，外壁部分の先端を内曲げして内壁部分とした二重構造である点である。
イ前記認定の本件発明の技術的特徴によれば，本件発明は，棚板の剛性を高くして棚装置全体としてより頑丈な構造とするため，棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が一体に形成されており，具体的には，棚板における外壁の先端に，基板の側に折り返された内壁が，内壁と外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており，内壁の自由端部である下端部は外壁に向けて傾斜した傾斜部になっている，との構成を採用していることが認められるのであるから，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの各相違点に係る構成は，課題の解決や本件発明の効果を奏するために必須の構成であるということができる。したがって，本件発明１と甲１発明及び甲１３発明との各相違点に係る構成が当業者にとって容易想到であったというためには，少なくとも，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっている構成が公知文献に開示又は示唆されていなければならない。そこで，まず，上記構成を開示又は示唆する文献等があるかを検討するに，前記(3)認定のとおり，甲１，甲２，甲５，甲６，甲１０，甲１１，甲１３ないし甲１５，甲１８ないし甲２２，甲２５，甲２６，甲３１の各文献のいずれにも，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成が，開示ないし示唆されているとはいえるものは見当たらない（別紙各図面目録参照）。
すなわち，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成に比較的近い形状を示すものと考えられる発明について具体的に検討しても，前記のとおり，甲１１文献，甲１５文献及び甲３１文献には，内壁の連接部と反対側の端部が「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっている構成が開示されていることが認められるものの，「傾斜部」の先端から外壁に沿って伸びる部分が存在し，当該部分が外壁と重なることで，内壁の連接部と反対側の端部は「自由端部」になっていないことが認められる。また，仮に，「傾斜部」の先端から外壁に沿って伸びる部分が外壁と重なっていないために内壁の連接部と反対側の端部は「自由端部」であると認め得るとしても，その「自由端部」は「傾斜部」とはいえないことが認められる。
したがって，上記各公知文献には，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成が開示又は示唆されているということはできない（なお，甲１１文献及び甲３１文献については，本件特許に係る出願の出願日（本件原出願の出願日）における公知性ないし周知性についても当事者間に争いがある。）。さらに，甲５文献及び甲１４文献には，外壁の先端が内側にカールしている構成が開示されていることが認められるのみであるから，上記各文献についても，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっている構成が開示ないし示唆されているということはできない。
以上によれば，原告が提出した全ての公知文献（各証拠）によっても，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの各相違点に係る構成が開示ないし示唆されていることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，甲１発明及び甲１３発明の棚板の壁部の構成をあえて異なる構成に変更する動機付け等が存在するかどうかについて判断するまでもなく，甲１発明及び甲１３発明の棚板の壁部の構成を，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成に変更して，相違点２及び相違点３に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たとはいい難い。
(5)原告の主張について
ア相違点２に関する主張について
(ｱ)原告は，溶接による接着作業の省略や内壁の自由端部の幅寸法を大きくするといった解決課題は，棚板製作において共通する一般的課題ということができ，かかる課題に直面した場合，当業者は，適宜，全世界のエンドユーザーに対してサンプルとして提供されている曲げ加工の形状（甲１１，甲３１）の中から，先端部を天板内面に接着しているところまで伸ばさず，側壁２方向に曲げ傾斜部とする構成を選択することは，自明である旨主張する。
原告の上記主張は，甲１１文献，甲１５文献，甲３１文献に記載された「傾斜部」の先端から外壁に沿って伸びる部分を設けないようにすることは自明である，というものであると解される。
しかし，原告の上記主張を認めるに足りる客観的な証拠はなく，また，あえて当該部分を設けないようにすることの理由ないし動機付け及び技術的意義も明らかではないから，甲１発明及び甲１３発明の棚板の壁部の構成を，甲１１文献等の壁部の構成に変更するに際して当該部分を設けないようにすることは当業者が容易に想到し得たということはできない。


なお，前記認定の甲１発明の技術的特徴を考慮すると，甲１発明の「棚板における側板２の先端は，天板１の側へ折り返された折立片３が，折立片３と側板２との間に中空部５があくように連成部４を介して一体に形成され，折立片３の先は，側板２と反対側へ延びるように曲げられ，天板内面へ溶接により接着され」る構成を異なる構成に変更することは，甲１発明において，課題を解決する手段としての必須の構成を変更することとなるため，甲１発明にそのような変更をする動機付けがあると認めることはできない。
したがって，仮に，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっている構成を開示ないし示唆する証拠が存在するとしても，少なくとも甲１発明の棚板の壁部の構成を相違点２に係る本件発明１の構成とすることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。よって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)原告は，クロージング加工（甲５，６）やサルバニーニ社の機械によって得られる金属板の曲げ形状（甲１１，３１）は，棚板外壁のものではなく，棚板外壁への適用が示唆されたものはない旨の審決の判断は誤りである旨主張する。確かに，相違点２及び相違点３に係る本件発明の構成は，金属板の端部の曲げ加工に関する技術であるが，当該構成の容易想到性を検討する際には，棚板に関する技術のみならず，広く一般的に金属板の端部の曲げ加工に関する技術を開示するものを参酌することは許されるというべきであるから，単に棚板に関する技術でないことのみをもって，当該技術が棚板外壁への適用を示唆したものではないとした審決の判断は妥当ではないといわざるを得ない。
しかし，前記のとおり，原告が提出した全ての公知文献（各証拠）によっても，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成が開示ないし示唆されていることを認めるに足りる証拠はないのであるから，結局，原告の上記主張は採用することができないといわざるを得ない。
(ｳ)原告は，仮に，審決の認定のとおり，甲１発明の構成に甲１１文献，甲３１文献等の曲げ加工技術を適用することの動機付けの存在が認められないとしても，当業者は，甲１発明と甲５文献，甲６文献，甲１１文献及び甲３１文献等に記載された周知技術（曲げ加工技術）を組み合わせることは，容易であったというべきである旨主張する。
しかし，前記のとおり，原告が提出した全ての公知文献（各証拠）によっても，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成が開示ないし示唆されていると認めるに足りる証拠はないのであるから，結局，原告の上記主張は採用することができない。
イ相違点３に関する主張について
原告は，甲２文献等には，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成が開示又は示唆されている，また，甲１３発明に甲２文献等の各文献に記載の発明を組み合わせて適宜適用する動機付けがあるなどと主張する。確かに，前記認定の甲１３発明の技術的特徴を考慮すると，甲１３発明の「周縁１８は，基板の周囲に折り曲げ形成した外壁部分と，外壁部分の先端を内曲げして内壁部分とした二重構造である」との構成は課題を解決するために必須のものであるとはいえないから，この構成以外に当該構成よりも有利な壁部の構成あるいは周知の壁部の構成（前記のとおり棚板であることを要しない。）が存在すれば，その異なる構成に変更する動機付けがあると認められ得る。
そうすると，仮に，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっている構成を開示ないし示唆する文献等があれば，甲１３発明の棚板の壁部の構成を相違点３に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たといえる可能性も否定することはできない。
しかし，前記のとおり，原告が提出した全ての公知文献（各証拠）によっても，内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり，「外壁に向かって延びるように」曲げられており，「傾斜部」になっているとの構成が開示ないし示唆されていることを認めるに足りる証拠はないのであるから，結局，原告の上記主張は採用することができない。
(6)小括
以上のとおりであるから，甲１発明について，原告が提出した各公知文献から相違点２に係る本件発明１の構成を当業者が容易に想到し得たということはできないとの審決の判断，及び甲１３発明について，原告が提出した各公知文献から相違点３に係る本件発明１の構成を当業者が容易に想到し得たということはできないと審決の判断は，結論において誤りはなく，本件発明２は，本件発明１にさらに限定を加えるものであるから，同様にその容易想到性を否定した審決の判断にも誤りはない。
よって，原告主張の取消事由２，３，５及び６はいずれも理由がない。４なお，原告は，訂正請求を認めた審決の判断についても，独立特許要件を充たさないことを理由に争うとも主張する。しかし，そもそも本件発明は独立特許要件（進歩性を有するもの）を充たすものであるから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであり，採用することができない。
第６結論
以上のとおり，原告主張の取消事由２ないし６はいずれも理由がなく，その余の点について判断するまでもなく，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官      設      樂        一裁判官      大    寄    麻    代裁判官      岡    田    慎    吾
（別紙）
本件明細書図面目録
【図１】
【図３】（抜粋）                      【図５】（抜粋）
（別紙）
甲１文献図面目録
（別紙）
甲１３文献図面目録
（別紙）
甲２文献等図面目録
甲２文献
甲５文献
甲６文献
甲１０文献
図１６
甲１１文献
甲１４文献
甲１５文献
甲１８文献
甲１９文献
甲２０文献
甲２１文献
甲２２文献
甲３１文献（抜粋）
甲２５文献


平成２８年３月３０日判決言渡
平成２６年（ネ）第１００８０号特許権侵害行為差止等請求控訴事件
平成２７年（ネ）第１００２７号同附帯控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２４年（ワ）第３００９８号）
口頭弁論終結日平成２７年１２月２４日
判決
控訴人兼附帯被控訴人（以下「控訴人」という。）
日揮触   媒化成   株式会   社
訴訟代   理人弁護   士鮫   島正洋
同髙見     憲
同山   口建章
同武   内秀明
同森   田亮介
訴訟代   理人弁   理士   千葉博   史
同石崎     剛
補佐人弁理士   渡辺久   純
被控訴人兼附帯控訴人（以下「被控訴人」という。）
三井金   属鉱業   株式会   社
訴訟代   理人弁護   士新   保克芳
同髙   﨑   仁
同洞   敬
同井上     彰
同酒   匂禎裕
主文
１本件控訴に基づき，原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。２上記取消部分につき，被控訴人の請求をいずれも棄却する。３本件附帯控訴をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人（本件控訴）
主文第１，２項と同旨
２被控訴人（本件附帯控訴）
（被控訴人は，原審における請求の趣旨第１項及び第２項を，主位的請求として下記(1)ア及びイのとおり変更した（内容的な変更はない。）上，当審において，下記(2)ア及びイ，同(3)ア及びイのとおり予備的請求を追加した。なお，上記請求の趣旨第２項を引用する同第３項についても，併せて下記(1)ウのとおり請求を変更するとともに，同(2)ウ及び同(3)ウのとおり請求を追加したものと解される。）
(1)（主位的請求）
ア控訴人は，別紙控訴人方法目録１記載の方法を使用してはならない。イ控訴人は，別紙物件目録１記載の製品を使用，譲渡又は輸出してはならない。
ウ控訴人は，前項記載の製品を廃棄せよ。
(2)（予備的請求１）
ア控訴人は，別紙控訴人方法目録２記載の方法を使用してはならない。イ控訴人は，別紙物件目録２記載の製品を使用，譲渡又は輸出してはならない。
ウ控訴人は，前項記載の製品を廃棄せよ。
(3)（予備的請求２）
ア控訴人は，別紙控訴人方法目録３記載の方法を使用してはならない。イ控訴人は，別紙物件目録３記載の製品を使用，譲渡又は輸出してはならない。
ウ控訴人は，前項記載の製品を廃棄せよ。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許（特許番号第４２７４６３０号。以下「本件特許」という。）の特許権者である被控訴人が，控訴人によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法（以下「控訴人方法」という。）は本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）の技術的範囲に属し，同発明に係る特許権を侵害するとして，控訴人に対し，①別紙控訴人方法目録１記載のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法（以下「控訴人方法１」という。）の使用の差止め，②控訴人方法１により生産された別紙物件目録１記載のスピネル型マンガン酸リチウム（以下「控訴人製品１」という。）の使用等の差止め及び廃棄，並びに③実施料相当額の損害賠償の一部請求として，１億８０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２４年１１月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は，控訴人は本件発明１の技術的範囲に属する控訴人方法１を実施していると認められ，本件発明１に係る特許に特許無効審判により無効とされるべき理由はないなどとして，被控訴人の請求を，控訴人に対し，①控訴人方法１の使用の差止め，②控訴人製品１の使用等の差止め及び廃棄，並びに③実施料相当額の損害賠償として１億１１６６万円及びこれに対する不法行為後の日である平成２５年１１月１日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し，被控訴人のその余の請求を棄却した。
控訴人は，原判決が被控訴人の請求を一部認容した部分を不服として，本件控訴を提起した。
被控訴人は，本件特許について訂正請求（以下，これに係る訂正を「本件訂正」という。）を行うとともに，附帯控訴により，[1]予備的請求１として，①本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「訂正発明１」という。）の技術的範囲に属する別紙控訴人方法目録２記載の方法（以下「控訴人方法２」という。）の使用の差止め並びに②控訴人方法２により生産された別紙物件目録２記載のスピネル型マンガン酸リチウム（以下「控訴人製品２」という。）の使用等の差止め及び廃棄の各請求を，[2]予備的請求２として，①本件特許の特許請求の範囲の請求項４に係る発明（以下「本件発明４」といい，本件訂正後の請求項４に係る発明を「訂正発明４」という。）の技術的範囲に属する別紙控訴人方法目録３記載の方法（以下「控訴人方法３」という。）の使用の差止め並びに②控訴人方法３により生産された別紙物件目録３記載のスピネル型マンガン酸リチウム（以下「控訴人製品３」という。）の使用等の差止め及び廃棄の各請求を，それぞれ追加した。２争いのない事実，争点及びこれに関する当事者の主張原判決を次のとおり補正し，当審において追加された争点及びこれに関する当事者の主張を後記第３の１及び２のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の１ないし３（原判決２頁２０行目から同１４頁６行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する（以下，略語については，本判決において特に定義するもののほか，原判決の定義したとおりとし，原判決の引用箇所における「原告」を「被控訴人」と，「被告」を「控訴人」と，それぞれ読み替える。）。
(1)原判決３頁３行目の「願書に添付された明細書」を「願書に添付された明細書，特許請求の範囲及び図面」と，同頁４行目の「有している。」を「有していたが，本件特許権は，特許料の不納付により，平成２６年３月１３日の経過をもって消滅した。」とそれぞれ改め，同頁９行目末尾に，改行の上，「請求項の数６」を加える。


(2)原判決３頁１０行目の「請求項１」を「請求項１及び４」と改め，同頁１１行目の「（以下，」から同頁１２行目の「という。）」までを削り，同行目末尾に，改行の上，「【請求項１】」を加える。
(3)原判決３頁２０行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「【請求項４】
「請求項１乃至３のいずれか一項において，
上記二酸化マンガンとリチウム原料とのＬｉ／Ｍｎモル比が０．５０～０．６０であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」（ただし，本件訴訟においては，請求項１に係るものに限る。）」(4)原判決３頁２１行目の「本件発明」を「本件発明１及び４」と改め，同頁２５行目末尾に，改行の上，「（本件発明１）」を加える。(5)原判決４頁１０行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「（本件発明４）
４Ａ請求項１乃至３のいずれか一項において，
４Ｂ上記二酸化マンガンとリチウム原料のＬｉ／Ｍｎモル比が０．５０～０．
６０である
４Ｃことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。（ただし，本件訴訟においては，請求項１に係るものに限る。）」(6)原判決４頁１７行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「(4)無効審判請求と被控訴人による訂正請求
ア控訴人は，平成２４年１２月２５日付けで，本件特許の請求項１ないし６に係る発明についての特許の無効審判請求をした。特許庁はこの請求を無効２０１２－８００２０９号事件（以下「別件無効審判事件」という。）として審理し，平成２５年７月１８日，請求不成立審決をしたが，知的財産高等裁判所は，平成２６年７月９日，同審決を取り消すとの判決をし（知的財産高等裁判所平成２５年（行ケ）第１０２３９号審決取消請求事件），同判決は確定した。
被控訴人は，差し戻された後の別件無効審判事件において，平成２６年９月１８日付けで，本件特許の明細書及び特許請求の範囲を対象とする訂正請求を行った（本件訂正）。
本件訂正における訂正事項のうち，請求項１及び４についてのものは，次のとおりである（訂正箇所に下線を付した。）。
(ｱ)訂正事項１
請求項１に「ｐＨを２以上とする共に」とあるのを「ｐＨを２以上７．５以下とすると共に」に訂正する。
(ｲ)訂正事項２
請求項１に「上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム，マグネシウム，カルシウム，チタン，バナジウム，クロム，鉄，コバルト，ニッケル，銅，亜鉛から選ばれる少なくとも１種以上の元素で置換」とあるのを「上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム元素で置換」に訂正する。
(ｳ)訂正事項３
請求項１に「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」とあるのを「スピネル型マンガン酸リチウム（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）の製造方法。」に訂正する。
(ｴ)訂正事項９
請求項４に「請求項１乃至３のいずれか一項において，上記二酸化マンガンとリチウム原料とのＬｉ／Ｍｎモル比が０．５０～０．６０であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」とあるのを，「電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガンに，電解二酸化マンガンとリチウム原料とのＬｉ／Ｍｎモル比が０．５０～０．６０であるようにリチウム原料と，上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」と訂正する。
イ本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び４の記載は，次のとおりである。
【請求項１】
「電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガンに，リチウム原料と，上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウム（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）の製造方法。」
【請求項４】
「電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガンに，電解二酸化マンガンとリチウム原料とのＬｉ／Ｍｎモル比が０．５０～０．６０であるようにリチウム原料と，上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」
ウ訂正発明１及び４を構成要件に分説すると，次のとおりである。
（訂正発明１）
Ａ’電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガン
に，
Ｂ    リチウム原料と，
Ｃ’上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム元素で置換される
ように当該元素を含む化合物と
Ｄ    を加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成するＥ’ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウム（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）の製造方法。
（訂正発明４）
４Ａ’電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガン
に，
４Ｂ’電解二酸化マンガンとリチウム原料とのＬｉ／Ｍｎモル比が０．５０
～０．６０であるようにリチウム原料と，
４Ｃ’上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム元素で置換される
ように当該元素を含む化合物と


４Ｄ’を加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成する４Ｅ’ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」(7)原判決４頁下から２行目から最終行にかけての「別紙被告方法目録記載の被告方法」を「控訴人方法１」と，同５頁９行目，１１行目から１２行目にかけて及び同行目の各「被告方法」をいずれも「控訴人方法１」と改める。(8)原判決５頁１３行目の「本件発明」を「本件発明１」と改め，同頁２０行目の「新規性欠如」の前，同頁２１行目の「進歩性欠如」の前に，それぞれ「本件発明１の」を加える。
(9)原判決６頁３行目，６行目，１２行目，１３行目，１４行目，１７行目，２０行目，２２行目，同７頁３行目，８行目，１０行目，２１行目，２５行目，同８頁１８行目，１９行目の「本件発明」を，いずれも「本件発明１」と改める。(10)原判決７頁１３行目の「新規性欠如」の前，同９頁１５行目の「進歩性欠如」の前に，それぞれ「本件発明１の」を加える。
(11)原判決９頁１７行目から同１０頁１８行目までを，次のとおり改める。「ア乙１１文献を主引例とし，乙１５文献及び乙１８文献を副引例とする進歩性
欠如の主張について
(ｱ)本件発明１と乙１１文献記載の発明（以下「乙１１発明」という。）は，「本件発明１が，電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガンを用いるものであるのに対し，乙１１文献にはこの点についての記載がない点」で相違する（この相違点を，以下「相違点１」という。）。そして，本件明細書によれば，本件発明１は，非水電解質二次電池の正極材料として用いられるスピネル型マンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ２Ｏ４）は，高温においてマンガンが溶出するため，高温での保存性（充電した電池を保存した後，電池の容量がどの程度低下するかを示すもの）やサイクル特性（充放電の繰り返しにより，電池の容量がどの程度低下するかを示すもの）等の高温での電池特性に劣ることを課題とし，充電時のマンガン溶出量を抑制し，高温保存性，高温サイクル特性等の高温での電池特性を向上させたスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法を提供することを目的とするものである。
(ｲ)しかるところ，非水電解質二次電池の正極材料としてスピネル型マンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ２Ｏ４）を用いた場合に，充電した電池の高温環境下での保存や充放電の繰返しによる電池容量の低下が，マンガンの溶出により生じることは，本件出願前の刊行物である乙１６文献（特開平１１－７１１１５号公報），乙１８文献，乙５３文献（特開平１１－７１１１４号公報）及び乙５４文献（特開平１０－３３４９１８号公報）の記載からみて，本件出願時の技術常識である。したがって，本件発明１の課題である，マンガンの溶出を抑制することにより，高温保存性やサイクル特性（高温での充放電の繰り返しに限るものではない。）を向上させることは，本件出願時において，当業者にとって周知の課題であった。
そして，乙１１発明は，ＬｉＭｎ１.８５Ｌｉ０.１Ａｌ０.０５Ｏ４で表される非水電解液二次電池用正極材料の製造方法に関するものであり，ＬｉＭｎ２Ｏ４におけるマンガンの一部をリチウム及びアルミニウムで置換したスピネル型マンガン酸リチウムの一種であることは，その組成からも明らかであるから，このような乙１１発明においても，マンガンの溶出量を抑制することにより高温保存性やサイクル特性を向上させるとの課題が存在することは，当業者にとって明らかである。
(ｳ)他方，乙１８文献に記載のとおり，スピネル型マンガン酸リチウム又はこのマンガンを第３元素で置換した複合酸化物の結晶構造中に，ナトリウムが取り込まれることによってマンガンの溶出を抑制することができる，という手段が広く知られており，さらに，乙１５文献に記載のとおり，水酸化ナトリウムで中和した電解二酸化マンガンにはナトリウムが含有されており，このような電解二酸化マンガンをリチウムマンガン複合酸化物の原料として用いた場合に，この電解二酸化マンガンに含有されていたナトリウムがリチウムマンガン複合酸化物の結晶構造中に取り込まれることも，広く知られていた。
そうすると，乙１１発明において，マンガンの溶出を抑制して高温保存性やサイクル特性を向上させるという周知の課題を解決するために，乙１８文献に記載の，マンガンの溶出を抑制してサイクル特性を向上させるための，ナトリウムを取り込むという広く知られた手段を用いることとし，その際，乙１５文献に記載の，水酸化ナトリウムで中和することによってナトリウムを含有する（取り込む）ことが広く知られている電解二酸化マンガンを原料として利用することに着目し，これを原料として使用することでＬｉＭｎ１.８５Ｌｉ０.１Ａｌ０.０５Ｏ４の結晶構造中にナトリウムを取り込み，それによりマンガンの溶出を抑制することは，当業者が容易に想到することである。また，電解二酸化マンガンについて，中和によりどの程度のｐＨとするか，また，ナトリウムの含有量をどの程度とするかは，ナトリウムの単なる量的条件の決定にすぎず，上記解決手段を具現化する中で適宜選択される最適条件にすぎないから，ｐＨを２以上とするとともに，ナトリウムの含有量を０.１２～２.２０重量％とすることも，当業者が容易に想到することである。(ｴ)以上によれば，相違点１に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に想到し得るものであるから，本件発明１は，乙１１発明に加え，乙１５文献及び乙１８文献に記載された事項に基づき，当業者が容易に発明をすることができるものであり，進歩性がない。」
(12)原判決１１頁３行目，９行目，１６行目，１９行目，同１２頁１行目，５行目から６行目にかけての「本件発明」を，いずれも「本件発明１」と改める。(13)原判決１１頁１３行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。「(ｱ)本件明細書の段落【００１９】及び【００２２】の記載並びに全ての実施例について初期放電容量と高温保存容量維持率の測定結果が開示されていること（【表１】）に照らして，本件発明１は，高温での電池特性の向上だけを課題とするものではなく，高い初期放電容量と高温特性の向上の両立を課題とし，その課題を中和条件や置換条件，焼成温度をコントロールすることによって解決するものである。


これに対し，控訴人は，本件発明１は高温下でのマンガン溶出による電池特性の劣化を課題とし，マンガンの溶出を抑制することにより高温保存性やサイクル特性を向上させることは，本件出願当時の当業者にとって周知の技術であったと主張するが，かかる課題の認識は誤りである。そして，控訴人が周知技術の存在を裏付けるとする乙１６文献，乙１８文献，乙５３文献及び乙５４文献のいずれにも，高い初期放電容量と高温特性の向上を両立させるという本件発明１の課題は示されていない。」
(14)原判決１１頁１４行目冒頭に「(ｲ)」を加え，同頁２２行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「そして，乙１２文献に記載されたＬｉ２ＭｎＯ３や乙１５文献に記載されたＬｉ０．３５ＭｎＯ１．８７の結晶構造と，スピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造とを比較すると，その相違は明らかであり（下図のとおり），水酸化ナトリウムで中和した電解二酸化マンガンを原料にすれば，乙１５文献記載のリチウムマンガン複合酸化物の結晶構造中にナトリウムが取り込まれるからといって，原子配置や原子密度が異なるスピネル型においても同じようにナトリウムが取り込まれるとはいえないことは明らかである。
」(15)原判決１２頁１行目の「異なるものである。また，」を，「異なるものであるし，控訴人が主張する結晶構造中にナトリウムを取り込む構成は，乙１８文献の実施例３であるところ，そこでは遷移金属元素による置換は行われておらず，ナトリウムによる取り込みに限定されているから，そのような構成に，遷移金属元素で置換する乙１１発明を組み合わせる動機付けに欠ける。さらに，」と改める。(16)原判決１２頁１６行目から２０行目までを，次のとおり改める。「控訴人は，本件発明１の技術的範囲に属する控訴人方法１あるいは控訴人方法２を使用し，さらに，本件発明４の技術的範囲に属する控訴人方法３を使用している。
よって，被控訴人は，控訴人に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，①主位的に，控訴人方法１の使用及び控訴人製品１の使用，譲渡又は輸出の差止め並びに控訴人製品１の廃棄を求め，②予備的（その１）に，控訴人方法２の使用及び控訴人製品２の使用，譲渡又は輸出の差止め並びに控訴人製品２の廃棄を求め，③予備的（その２）に，控訴人方法３の使用及び控訴人製品３の使用，譲渡又は輸出の差止め並びに控訴人製品３の廃棄を求める。」
(17)原判決１２頁２２行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。「本件特許権は，特許料の不納付のため，平成２６年３月１３日の経過により消滅したから，被控訴人の請求のうち差止等請求及び廃棄請求に係る部分については，理由がないことが明らかである。」
(18)原判決１３頁１行目の「被告製品」を「控訴人製品１ないし３」と改める。
(19)原判決１３頁７行目の「本件発明」を「本件発明１並びに訂正発明１及び４（以下「本件発明」と総称する。）」と改める。
(20)原判決１３頁２０行目，２１行目，２３行目の「被告方法」をいずれも「控訴人方法」と改め，同頁２２行目の「Ａ～Ｃ」を削る。第３当審において追加された争点及びこれに関する当事者の主張
１当審において追加された争点
被控訴人の主張する主位的請求，予備的請求１及び予備的請求２に関しては，後記「第４当裁判所の判断」の冒頭で述べる観点から，その争点を整理する。
（主位的請求に関し）
(1)「混合」の意義及び控訴人方法が「混合」を充足するか（争点(6)）(2)本件発明１に係る特許にサポート要件違反の無効理由があるか（争点(7)）
（予備的請求１に関し）
(3)訂正発明１に係る本件訂正の適法性（争点(8)）(4)控訴人が控訴人方法２を使用しているか（争点(9)）(5)控訴人方法２が訂正発明１の技術的範囲に属するか（争点(10)）(6)訂正発明１に係る特許に進歩性欠如の無効理由があるか（争点(11)）(7)訂正発明１に係る特許に明確性要件違反，実施可能要件違反及びサポー
ト要件違反の無効理由があるか（争点(12)）
（予備的請求２に関し）
(8)控訴人方法３が訂正発明４の技術的範囲に属するか（争点(13)）(9)訂正発明４に係る特許に進歩性欠如の無効理由があるか（争点(14)）(10)訂正発明４に係る特許にサポート要件違反の無効理由があるか（争点(15)）
２追加された争点に関する当事者の主張
(1)争点(6)（「混合」の意義及び控訴人方法が「混合」を充足するか）
（被控訴人の主張）
ア「混合」が湿式と乾式の両方を含むこと
本件発明１の構成要件Ｄの「混合」とは，湿式及び乾式の両方を含むから，控訴人方法が混合に湿式のものを用いるものであったとしても，上記構成要件の「混合」を充足する。
すなわち，本件明細書には，本件発明１における混合工程を乾式のものに限定する記載はなく，発明の本質に照らしても，混合を湿式で行ってはならない理由はない。本件明細書の段落【００２３】の「混合された原料は，…造粒してもよい。」との記載に続いて，段落【００２４】に「本発明の造粒方法は，…湿式でも乾式でもよく」と記載されており，湿式で造粒する場合には，その前工程である混合も湿式で行うのが合理的であることは，当業者であれば当然に理解するところである。
イ控訴人の主張に対し
控訴人は，「混合」が乾式の場合のみを意味し，湿式による混合の場合には発明の効果を奏しないと主張する。
しかしながら，被控訴人が行った実験によると，高温保存容量維持率は乾式の場合も湿式の場合も同じ値を示している（甲１４，２０）。そもそも乾式であっても，十分に混合すれば，湿式と同じレベルで各種原料の混合の均一性を達成することは可能であるから，両者を区別する意味はない。
したがって，控訴人の上記主張は誤りである。
（控訴人の主張）
ア「混合」が乾式の場合のみを意味すること
本件発明１の構成要件Ｄの「混合」とは，水を用いた「湿式」のものを含まず，水を用いない「乾式」の場合のみを指す。


すなわち，本件明細書には，混合に用いられる電解二酸化マンガンについて，ナトリウム又はカリウム中和後，水洗したものを敢えて乾燥させて用いるとの記載がある（段落【００１８】）のに対し，「混合」を湿式で（すなわち，水を用いて）行うことについての記載がない。また，本件明細書に記載された実施例１ないし２６は，全て乾式で（すなわち，水を用いないで）混合を行っている。よって，本件明細書には，原料の混合方法について，乾式の混合のみが開示されている。さらに，各種原料の混合を乾式ではなく湿式としたほかは本件明細書の実施例と同様の条件で作製したスピネル型マンガン酸リチウムについては，高温保存特性が向上するという発明の効果を奏しない（乙６５）。
以上によれば，上記構成要件における「混合」は，乾式の混合を意味する。イ控訴人方法における「混合」は湿式のもののみであること控訴人方法においては，水に各種原料を「溶解・分散」することで各種原料を混合させ，その後，「湿式粉砕」を行うことにより，各種原料をより均一に混合させることとなる。
したがって，控訴人方法における「混合」は湿式のものであるから，本件発明１の構成要件Ｄを充足しない。
ウ被控訴人の主張に対し
被控訴人は，本件明細書には造粒方法について湿式でも乾式でもよいとの記載があり，湿式で造粒する場合は，その前工程である混合も湿式で行うのが合理的であると主張する。
しかしながら，本件明細書には，混合と造粒が別個の工程として記載されており，乾式で混合したものを湿式で造粒することに何ら不都合はないから，被控訴人の上記主張は誤りである。
(2)争点(7)（本件発明１に係る特許にサポート要件違反の無効理由があるか）
（被控訴人の主張）
本件発明１に係る請求項において，「混合」は乾式のものに限定されていないが，湿式による混合は，本件出願当時から知られている手法である。そして，本件明細書には，湿式による混合の場合には高温保存特性が劣ることを示唆する記載はなく，そのような技術常識も存在しない。
したがって，当業者は，湿式による混合の場合であっても，本件明細書に記載された発明の作用効果を奏するものと認識することができるから，特許請求の範囲における「混合」が乾式の場合に限定されていないとしても，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号のサポート要件を充足する。
（控訴人の主張）
本件発明１に係る特許請求の範囲の記載上，「混合」は乾式のものに限定されていないのに対し，本件明細書には乾式で混合した実施例のみが記載され，比較例に比べて高温保存特性が向上していることが示されている。そして，湿式の場合においても高温保存特性が向上することは，本件明細書の記載に基づき当業者が認識できるものではなく，当業者の技術常識でもない。
実際に，各種原料の混合を乾式ではなく湿式としたほかは本件明細書の実施例と同様の条件で作製したスピネル型マンガン酸リチウムについては，高温保存特性が向上するという本件発明１の効果を奏しない（乙６５）。したがって，本件発明１の特許請求の範囲の記載上，「混合」は乾式の場合だけでなく湿式の場合も含まれるものの，湿式の混合によっては，発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づき，当業者が本件発明１の課題を解決できると認識することができず，実際にも解決できないから，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，サポート要件を充足しない。
(3)争点(8)（訂正発明１に係る本件訂正の適法性）
（被控訴人の主張）
ア訂正事項３は特許請求の範囲の減縮を目的とすること(ｱ)訂正事項３は，先行技術に係る特定の技術的事項を除外するいわゆる除くクレームに訂正するものであり，平成２６年９月１８日付け訂正請求書に，「訂正の理由特許請求の範囲の減縮」と明記されているとおり，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。控訴人は，訂正事項３の訂正の目的が特定されていないと主張するが，誤りである。(ｲ)控訴人は，訂正事項３に係る「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」との記載は技術的に不明確であるから，かかる訂正が特許請求の範囲の減縮に該当するということはできないと主張する。しかしながら，上記訂正後の記載が明確性要件を欠くものではないことは争点(12)における被控訴人の主張のとおりであり，控訴人の上記主張は誤りである。イ訂正事項３は本件明細書に記載された事項の範囲内においてするもので
あること
(ｱ)訂正事項３に係る構成の技術的意義
本件特許に係るスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法は，電解二酸化マンガンにおける中和化合物，その含有量，ｐＨ，マンガンの置換元素，その置換量，焼成温度をコントロールすることにより，中和工程を経た電解二酸化マンガンに残存するナトリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれず，主に非水溶性のナトリウム化合物の形態で，電解二酸化マンガンの表面に均一に分布して存在するというものであり，これによって得られたスピネル型マンガン酸リチウムを非水電解質二次電池の正極材料としたときに，初期放電容量と高温保存容量維持率のいずれにも優れるという効果を奏するものである。そうすると，訂正発明１の方法で製造したスピネル型マンガン酸リチウムは，結晶構造中にナトリウムを実質的に含まないことから，いわゆる「除くクレーム」として，請求項１に「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」を加える訂正をするものである。
なお，「実質的に」とあるのは，製造条件によっては結晶に歪が生じるなどして，わずかのナトリウムが取り込まれる可能性がないわけではないこと，あるいは測定誤差として検出される可能性があることによる。
(ｲ)本件明細書に，訂正事項３に係る技術的事項の開示があること本件明細書の段落【００３２】には，「…スピネル型マンガンリチウムを得た。置換した元素および置換基を「表１」に示す。」との記載があり，置換した元素と置換量を表１に示している（なお，表１から明らかなとおり，「置換基」は「置換量」の誤記である。）。同様に，段落【００６３】にも，「…スピネル型マンガンリチウムの合成を行った。…置換した元素および置換量を「表２」に示す。」と記載されている。そして，表１と表２には，「置換元素」としてナトリウムやカリウムは記載されていないから，それらがスピネル型マンガン酸リチウムの「置換した元素」に含まれていないことは開示されている。
また，本件明細書では，中和剤として用いるナトリウムやカリウムは「含有量（重量％）」，置換するアルミニウムは「マンガン置換量（モル％）」と，明確に区別して記載されている。さらに，本件明細書には，乙１５文献や乙１８文献とは異なり，ナトリウムやカリウムを結晶構造中に取り込むといった記載は一切ない。以上のとおり，本件明細書には，ナトリウムやカリウムが，スピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中の元素を置換するものではなく，結晶構造中に実質的に含まれないという技術的事項が開示されている。


実際にも，本件明細書に記載の製造方法に従ってナトリウム中和の電解二酸化マンガンを使用して製造したスピネル型マンガン酸リチウムに対し，水洗実験（以下「被控訴人実験(2)」という。）を行うと，ナトリウム含有量は，水洗前が０．１８％であるのに対し，水洗後は０．０１８％となるのであり（甲１２），ナトリウムは水洗によってほとんど除去される。また，同様の実験（以下「被控訴人実験(5)」という。）では，水洗前後で格子定数に変化は全くなく，ナトリウムは水洗によってほとんど消失していることから（甲１８），実質的にナトリウムは結晶構造中に取り込まれていないことが確認できる。
したがって，本件明細書には，ナトリウムやカリウムが，スピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中の元素を置換したものではなく，結晶構造中に実質的に含まれていないという技術的事項が開示されており，それが所望の作用効果を奏するから，訂正事項３に係る訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内においてするものであり，新たな技術的事項を導入するものではない。
(ｳ)控訴人の主張に対し
ａ本件発明１と訂正発明１とが解決課題を異にするものではないこと控訴人は，本件発明１と訂正発明１が，解決課題を異にすると主張する。しかしながら，本件特許に係る発明は，本件訂正の前後を問わず，高い初期放電容量と高温特性の向上の両立を課題としており，解決課題を異にするものではない。ｂ結晶構造中に取り込まれたナトリウムが水洗によって除去されない
のは技術常識であること
控訴人は，結晶構造中に取り込まれたナトリウムは水洗によって除去されないという技術常識はないと主張する。
しかしながら，甲２２文献（特開平１０－１８８９７９号公報）には，スピネル型マンガン酸リチウムを水洗して不均一反応による副生物や未反応物といった不純物を除去する手法が開示されている。仮に，結晶構造中に取り込まれたものが水洗によって除去されるのであれば，結晶に変化が生じて電池特性が低下するので，水洗は行わないはずであり，同文献は，結晶構造中に取り込まれたものが水洗によって除去されないことが当然の前提になっている。同様のことは，甲２３文献（“ElectrochemicalandThermal   BehaviorofLiNi1-zMzO2   (M=Co,Mn,Ti)”）からもいえる。
したがって，結晶構造中に取り込まれたナトリウムが水洗によって除去されないことは，技術常識である。
ｃ乙１８文献及び乙１５文献を根拠に，ナトリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれるとはいえないこと控訴人は，乙１８文献及び乙１５文献の記載に照らしても，ナトリウム又はカリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることは周知技術であり，これに反する訂正事項３は新たな技術的事項を導入するものであると主張する。
しかしながら，乙１８文献は，ナトリウムを添加剤として添加することが本質的要素となっており，この本質的要素を捨象して，マンガン酸リチウムにおいても，乙１５文献記載の製造方法でナトリウムを結晶構造中に取り込ませることができると考えることはできない。さらに，乙１８文献の実施例３記載のマンガン酸リチウムは，Ｌｉ［Ｍｎ２－ｘ（Ｎａ２ＳＯ４）ｘ］Ｏ４と理解するほかないが，マンガン酸リチウムのＭｎサイトの一部にナトリウム化合物（Ｎａ２ＳＯ４）が置換することはあり得ない。
また，乙１５文献記載のリチウムマンガン複合酸化物は，「ＬｉｘＭｎＯｙ（但し，原子比ｘ，ｙは０．０５≦ｘ≦０．３５，１．８≦ｙ≦２．０を示す）」（【特許請求の範囲】，段落【００１０】）であり，原子比ｘが規定範囲外であると構造が変化するため電池容量が低下するおそれがあり，さらに，原子比ｙが規定範囲外であると合成が不可能であると記載されているところ，乙１１発明，乙１８発明及び本件発明１のスピネル型マンガン酸リチウムは，全て，原子比ｘが上限値０．３５を，原子比ｙが上限値２．０をそれぞれ超えている。したがって，乙１５文献が開示する技術的事項は，スピネル型マンガン酸リチウムに適用できないと考えるべきである。実際にも，スピネル型マンガン酸リチウムでは，通常，ナトリウムのイオン半径が大きすぎて，リチウムサイトに取り込まれないのであり，「ナトリウムはこの複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出サイトに取り込まれる」（段落【０００４】）との乙１５文献の記載は，結晶構造の異なるスピネル型マンガン酸リチウムには該当しない。
以上のとおりであるから，乙１８文献や乙１５文献を根拠に，ナトリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれるということはできない。
（控訴人の主張）
ア訂正事項３につき，訂正の目的が特定されておらず，また，特許請求の
範囲の減縮に当たらないこと
(ｱ)被控訴人は，本件訂正に係る訂正請求書及びこれに係る手続補正書において，訂正事項３の訂正の目的を記載せず，その目的が特許法１３４条の２第１項ただし書所定のいずれであるかを特定しなかった。したがって，訂正事項３は同項ただし書に違反するから，訂正発明１に係る訂正は不適法である。
(ｲ)また，訂正事項３が特許請求の範囲の減縮に当たるということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲がそれぞれ技術的に明確であることが必要である。しかしながら，訂正事項３に係る「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」との記載が技術的に不明確であることは，争点(12)における控訴人の主張のとおりであるから，訂正事項３に係る訂正は，特許請求の範囲の減縮に当たるということはできず，不適法である。
イ訂正事項３が新規事項の追加に当たること
訂正事項３は，以下のとおり，本件明細書に開示のない新規事項の追加に当たり，特許法１３４条の２第９項の準用する同法１２６条５項に違反するから，訂正発明１に係る本件訂正は不適法である。
(ｱ)本件明細書に，訂正事項３に係る構成の開示がないこと本件明細書には，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」に関する記載はなく，「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含まない」との技術的思想についても，本件明細書に一切開示がない。本件訂正前の本件明細書においては，原料として用いられる電解二酸化マンガンに関する「ソーダ中和された電解二酸化マンガン中には少量のナトリウムが残留する」（段落【０００６】）との記載，及び，得られたスピネル型マンガン酸リチウムに関する「ナトリウム含有量」（段落【００３１】等）との記載があるにすぎないから，せいぜい「ナトリウムを含有するスピネル型マンガン酸リチウム」との技術的思想のみが開示されているというほかなく，スピネル型マンガン酸リチウムを「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含まない」又は「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」という技術的事項によって区別するという技術的思想は何ら開示されていない。


さらに，本件明細書には，ナトリウムを実質的に含まないと判断するための基準も何ら示されておらず，マンガン酸リチウム中のナトリウムの存在形態（水洗で流される状態であるのか，流されない状態であるのか）や，これらの存在形態の相違による作用効果の違いについて全く記載されておらず，ナトリウムの存在形態については，本件出願時には全く認識されていなかったことが明らかである。(ｲ)本件発明１と訂正発明１の解決課題が異なること本件発明１と訂正発明１の解決課題を見ても，本件発明１の解決課題が，マンガン溶出量を抑制することにより，高温保存，高温サイクル特性等の高温での電池特性を向上させることにあるのに対し，訂正発明１の解決課題は，被控訴人の主張するところによれば，結晶構造中にナトリウムを含まないことにより，過度にマンガン溶出を抑制しないようにして初期放電容量の低下を防止するというものであり，本件発明１の解決課題とは異なる。
しかるところ，このような解決課題は，本件明細書には全く記載されていない。(ｳ)ナトリウム又はカリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構
造中に取り込まれることは周知技術であること
ナトリウム又はカリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることは，次のとおりの乙１８文献及び乙１５文献における各記載においても裏付けられた周知技術である。
すなわち，乙１８文献においては，リチウム二次電池の正極活物質として用いられるＬｉＭｎ２Ｏ４を作製する際に，原料物質を混合する段階で，ナトリウムの水酸化物，炭酸塩，硫酸塩などの添加剤を加えて焼成を行うことで，ＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中にナトリウムが取り込まれること，この場合，ＬｉＭｎ２Ｏ４に第３の元素を添加して，ＬｉＭｎ２－ｙＸｙＯ４（ただし，Ｘは遷移金属元素又はＢ，Ｍｇ，Ａｌ，Ｓｉ，Ｐのいずれかを表し，ｙは０≦ｙ≦１.０を満たす実数である。）としても良いことが記載されている。
また，乙１５文献においては，酸性溶液中で生成した電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和することにより得られた二酸化マンガンは，ナトリウムを含有すること，このような二酸化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると，二酸化マンガン中のナトリウムは，リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出サイトに取り込まれることが記載されている。これらの周知技術の存在に照らせば，本件発明１に係る製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中にナトリウムが取り込まれることは明らかであり，これと異なる訂正事項３は，新規事項の追加に当たる。
(ｴ)被控訴人の主張に対し
ａ置換元素に関する本件明細書の記載について
被控訴人は，本件明細書において，中和に使用するナトリウムやカリウムを置換元素として記載しておらず，中和剤として用いているナトリウムやカリウムは「含有量（重量％）」として，アルミニウムは「マンガン置換量（モル％）」として記載していることから，本件発明1がナトリウムやカリウムをスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まないことが開示されていると主張する。しかしながら，本件明細書の記載の仕方や出願人の主観により，科学的な事実が定まるということはあり得ないし，ナトリウムが結晶構造中に取り込まれることが明記されている乙１８文献においても，化学式中に記載して置換元素である旨を明示していないから，被控訴人の主張は全くの失当である。
ｂ水洗実験について
被控訴人は，本件発明１の製造方法に従ってナトリウム中和の電解二酸化マンガンを使用して製造されたマンガン酸リチウムに対し，水洗実験を行うと，ナトリウムは水洗でほとんど除去されることから，本件明細書には，本件発明１はナトリウムやカリウムをマンガン酸リチウムの結晶構造に取り込むものではないことが開示されていると主張する。
しかしながら，ナトリウムが結晶構造中に取り込まれる乙１８文献の実施例３のスピネル型マンガン酸リチウムを再現し，水洗前後のナトリウム含有率を比較する実験（以下「控訴人実験(2)」という。）では，水洗により相当程度の割合でナトリウムが除去される（乙６０。ナトリウム含有率は，水洗前で０．２７３％，水洗後で０．０８１８％である。）。
そうすると，そもそも「結晶構造中に取り込まれていないナトリウムは水洗で除去され，結晶構造中に取り込まれているナトリウムは水洗しても残存する」という技術常識が存在するとはいえない。
また，本件明細書の実施例と同じ条件で行われた実験においても，ナトリウム含有率は，被控訴人実験(2)（甲１２）では，水洗前で０．１８％，水洗後で０．０１８％であり，控訴人実験(2)（乙６０）では，水洗前で０．２０７％，水洗後で０．０６５６％であった。
そうすると，水洗後のナトリウム含有率は，その絶対値によっても，水洗前の値との比によっても，水洗しても残存するナトリウムが存在することを示すのに十分に高い値であるから，仮に，「結晶構造中に取り込まれているナトリウムは水洗しても残存する」とすれば，結晶構造中にナトリウムが取り込まれていることになる。この点，被控訴人による実験結果によっても，原子吸光分析の定量下限を考慮すれば，水洗後のナトリウム含有率をゼロとみなすことはできない。したがって，これと矛盾する事項を追加する訂正事項３は，新たな技術的事項を導入するものに当たる。
(4)争点(9)（控訴人が控訴人方法２を使用しているか）
（被控訴人の主張）
争点(1)及び(6)についての被控訴人の主張のとおり，控訴人は，本件発明１の技術的範囲に属する控訴人方法１を使用している。
そして，控訴人方法２は，控訴人方法１の内容に加え，①二酸化マンガンをナトリウム化合物で中和後のｐＨの上限を，「７．５以下」と特定し（以下「ｐＨ上限の特定事項」という。），②リチウム原料について，「電解二酸化マンガンとリチウム原料のリチウム／マンガンモル比が０．５～０．６であるように」と特定し（以下「リチウム原料の特定事項」という。），③製造されるスピネル型マンガン酸リチウムについて，「（結晶構造中にナトリウムを実質的に含むものを除く。）」ものに限定する（以下「除くクレームに係る特定事項」という。）ものである。
この点，控訴人方法は，次のとおり，ｐＨ上限の特定事項，リチウム原料の特定事項及び除くクレームに係る特定事項をいずれも充足するから，控訴人は控訴人方法２を使用していることとなる。
アｐＨ上限の特定事項について
控訴人の製造する製品のナトリウム含有率は約０．２ｗｔ％でｐＨは２．５～３．５と判断されるから，控訴人方法は，ｐＨの上限が「７．５以下」を充足する。
イリチウム原料の特定事項について


控訴人の製造する製品（マックス製リチウムイオン電池（以下「マックス電池」という。）に用いられているマンガン酸リチウム）のＬｉ／Ｍｎモル比は０．５２である（甲１３）。また，控訴人自身による「Ｌｉ，Ｍｎ，Ａｌの組成（モル比）」は「Ｌｉ：Ｍｎ：Ａｌ＝１．０６：１．８３：０．１」である旨の説明によれば，Ｌｉ／Ｍｎモル比は約０．５８となる。
したがって，控訴人方法は，「電解二酸化マンガンとリチウム原料のリチウム／マンガンモル比が０．５～０．６であるように」との点を充足する。
ウ除くクレームに係る特定事項について
控訴人の製造する製品（マックス電池におけるマンガン酸リチウム）に対して，水洗前後におけるナトリウムの含有量を測定する水洗実験（以下「被控訴人実験(3)」という。）を行ったところ，ナトリウム含有量は，水洗前が０．１７％，水洗後は０．００９％であった（甲１３）。この実験結果は，控訴人の製造する製品では，ナトリウムは水洗で除去されること，すなわち，ナトリウムは結晶構造中に実質的に含まれていないことを示すものである。
したがって，控訴人方法により製造されたマンガン酸リチウムは，「（結晶構造中にナトリウムを実質的に含むものを除く。）」を充足するものに当たる。エマックス電池に用いられているマンガン酸リチウムが控訴人製造のもの
であること
マックス電池とは，マックス株式会社（以下「マックス社」という。）が製造販売する電動工具のバッテリーとして使用されている，株式会社ＧＳユアサ（以下「ＧＳユアサ」という。）が製造したリチウムイオン電池であり，控訴人がＧＳユアサに小型民生用電池用のマンガン酸リチウムを販売していることは，控訴人自身が認めるところである。また，マックス電池におけるマンガン酸リチウムは，粒子形状が球形のものであるところ，日本国内において，粒子形状が球形のマンガン酸リチウムを販売しているのは控訴人だけである。これらに照らせば，マックス電池として使用されているＧＳユアサ販売のリチウムイオン電池におけるマンガン酸リチウムは，控訴人が製造したものである。
これに対し，控訴人は，粒子形状が球形のマンガン酸リチウムを販売している会社は，控訴人のみならず，日亜化学工業株式会社（以下「日亜化学工業」という。），大研化学工業株式会社（以下「大研化学工業」という。）及びＰＯＳＣＯＥＳＭＡＴＥＲＩＡＬＳ社（以下「ＰＯＳＣＯ社」という。）があるなどとして，マックス電池におけるマンガン酸リチウムが控訴人の製造する製品であるか定かではないと主張する。しかしながら，日亜化学工業販売のマンガン酸リチウムはその全てが三洋電機に納入されていること，大研化学工業販売のマンガン酸リチウムは２０１１年当時は販売実績がなかったこと，ＰＯＳＣＯ社によるマンガン酸リチウムの製造販売は２０１２年以降であることからすると，これらの会社のマンガン酸リチウムがマックス電池に用いられる余地はない。したがって，同電池に使用されているマンガン酸リチウムが控訴人の製品であることは明らかである。
（控訴人の主張）
控訴人によって製造されるスピネル型マンガン酸リチウムは「（結晶構造中にナトリウムを実質的に含むものを除く。）」（除くクレームに係る特定事項）を充足するものではないから，控訴人が控訴人方法２を使用しているということはできない。
すなわち，控訴人によるマンガン酸リチウムの製造方法が除くクレームに係る特定事項を充足する根拠である被控訴人実験(3)（甲１３）において用いられたマックス電池におけるマンガン酸リチウムが，控訴人が製造したものであるかどうかは，次のとおり定かではない。そして，被控訴人は他に控訴人方法が除くクレームに係る特定事項を充足することの証拠を提出しないから，控訴人方法は同特定事項を充足するものではないというほかない。
アＧＳユアサがマックス電池を製造販売しているとの立証がないこと控訴人が，その製造するマンガン酸リチウムを小型民生用電池の材料としてＧＳユアサに販売していることは認めるが，ＧＳユアサがマックス電池を製造販売しているかどうかは控訴人の知り得る事実ではなく，不知である。そして，ＧＳユアサがマックス電池を製造販売していることの立証はない。イ粒子形状が球形のマンガン酸リチウムを製造販売しているのは控訴人の
みではないこと
被控訴人は，粒子形状が球形のマンガン酸リチウムを製造販売しているのは控訴人のみであると主張するが，被控訴人は，国内でリチウムイオン二次電池用の正極活物質市場においてマンガン酸リチウムを販売している全ての会社のうち，粒子形状が球形のものを販売しているのが控訴人だけであることを立証していない。実際に，粒子形状が球形のマンガン酸リチウムを製造販売している会社には，控訴人のほか，日亜化学工業，大研化学工業及びＰＯＳＣＯ社があるから，国内のリチウムイオン二次電池用のマンガン酸リチウムを製造販売している全ての会社のうち，控訴人のみが粒子形状が球形のものを販売しているという事実はない。(5)争点(10)（控訴人方法２が訂正発明１の技術的範囲に属するか）
（被控訴人の主張）
控訴人方法２は，次のとおり，訂正発明１の構成要件を全て充足し，同発明の技術的範囲に属する。
ア構成要件Ａ’について
控訴人方法２における電解二酸化マンガンは，「（電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムの含有量を０．１２ないし１重量％としたもの）」であるから，構成要件Ａ’を充足する。
イ構成要件Ｂについて
控訴人方法２が，構成要件Ｂを充足することは明らかである。
ウ構成要件Ｃ’について
控訴人方法２は，「上記マンガンの３ないし１０モル％がアルミニウムで置換されるようにアルミニウム化合物とを加えて混合し」というものであるから，構成要件Ｃ’を充足する。
エ構成要件Ｄについて
争点(1)及び(6)についての被控訴人の主張のとおり，控訴人方法１における「を加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成して，」が本件発明１の構成要件Ｄを充足する以上，これと同一内容の特定事項を有する控訴人方法２は，訂正発明１の構成要件Ｄを充足する。
オ構成要件Ｅ’について
争点(9)についての被控訴人の主張のとおり，控訴人の製造する製品（マックス電池におけるマンガン酸リチウム）に対する被控訴人実験(3)の結果に照らして，控訴人によるマンガン酸リチウムの製造方法は，控訴人方法２の「スピネル型マンガン酸リチウム（結晶構造中にナトリウムを実質的に含むものを除く。）を製造する方法。」に当たり，訂正発明１の構成要件Ｅ’を充足する。
（控訴人の主張）
控訴人方法２は，次のとおり，訂正発明１の構成要件を充足せず，同発明の技術的範囲に属しない。
ア構成要件Ｄについて


争点(6)についての控訴人の主張のとおり，控訴人方法１の「混合し」は本件発明１の構成要件Ｄを充足しない以上，これと同様に，控訴人方法２の「混合し」は，訂正発明１の構成要件Ｄを充足しない。
イ構成要件Ｅ’について
争点(9)についての控訴人の主張のとおり，被控訴人実験(3)（甲１３）において用いられたマックス電池におけるマンガン酸リチウムは，控訴人が製造したものであるかどうか定かではない。
したがって，控訴人方法は，控訴人方法２の「スピネル型マンガン酸リチウム（結晶構造中にナトリウムを実質的に含むものを除く。）を製造する方法。」に当たらず，訂正発明１の構成要件Ｅ’を充足しない。
(6)争点(11)（訂正発明１に係る特許に進歩性欠如の無効理由があるか）
（控訴人の主張）
訂正事項１ないし３に係る訂正発明１の発明特定事項は，いずれも乙１１文献に記載され，あるいは，同文献から容易に想到し得るものである。また，訂正発明１は当業者の予測し得ない顕著な効果を奏するものでもない。したがって，訂正発明１は進歩性を欠く。
ア訂正事項１について
「ｐＨを…７．５以下とする」との点は，乙１１文献に記載がないものの，電解二酸化マンガンについて，中和によりどの程度のｐＨとするかは，ナトリウムの単なる量的条件の決定にすぎず，乙１１発明の解決手段を具現化する中で適宜選択される最適条件にすぎないから，ｐＨを７．５以下とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。また，ｐＨを７．５以下とすることに特段の技術的意義があるわけでもないから，ｐＨの上限値を規定することは，当業者が適宜行うことができることにすぎない。
イ訂正事項２について
「アルミニウム元素」で置換することは，乙１１文献の表１の実施例に記載されており，訂正発明１と乙１１発明との一致点である。
ウ訂正事項３について
訂正事項３は，被控訴人が，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを含むものを除く。）」とせずに「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」としていることや，被控訴人が，「本件発明の製造方法に従ってナトリウム中和の電解二酸化マンガンを使用して製造したマンガン酸リチウム」について，結晶構造中に取り込まれるナトリウムが皆無でないことを認めていることからすると，訂正発明１は，ナトリウムを結晶構造中から排除するのではなく，むしろ，ナトリウムを（わずかな量でも）積極的に結晶構造中に取り込ませる発明であると解される。
そうすると，訂正発明１についても，本件発明１と同様に，スピネル型マンガン酸リチウムであって，その原料として電解二酸化マンガンを用いる乙１１発明において，高温保存性やサイクル特性を向上させるために，ナトリウムを取り込むという広く知られた手段（乙１８）を用いることとし，その際，水酸化ナトリウムで中和することによってナトリウムを含有することが広く知られている電解二酸化マンガンを原料として利用すること（乙１５）に着目し，これを原料として使用することでＬｉＭｎ１.８５Ｌｉ０.１Ａｌ０.０５Ｏ４の結晶構造中にナトリウムを取り込み，それによりマンガンの溶出を抑制することは，当業者が容易に想到することであり，その際，結晶構造中のナトリウムの含有量を規定することは，高温保存性やサイクル特性の向上と他の特性等とを鑑み，当業者が適宜設定する事項である。したがって，訂正事項３に係る訂正発明１の発明特定事項は，当業者が容易に想到し得る。
これに対し，被控訴人は，訂正発明１においては結晶構造中にナトリウムが全く含まれないことを前提に，訂正発明１に進歩性があると主張するが，本件明細書の実施例と同様にして行われた実験によれば水洗してもナトリウムが残存するから，その前提において誤りである。
エ効果の顕著性について
本件明細書からは，訂正事項１ないし３に係る訂正発明１の発明特定事項により，当業者の予測し得ない顕著な効果が奏されることを，何ら読み取ることができない。被控訴人は，自らの実験（甲１４。以下「被控訴人実験(4)」という。）結果を根拠に，顕著な効果の存在を主張するが，進歩性判断においては，明細書に記載されていない作用効果の主張は参酌することができないから，被控訴人の上記主張は失当である。また，同実験における実験１は，ナトリウム含有率を０．２％としたほかは，本件明細書の実施例１ないし６及び比較例１と同様の条件において行われた実験であるが，初期放電容量及び高温保存容量維持率の点で，明らかに異常な値を示しており，到底参酌できない。
（被控訴人の主張）
ア乙１１発明に乙１５文献及び乙１８文献に記載された事項を組み合わせ
ても，訂正発明１の構成に至らないこと
訂正発明１と乙１１発明の間には，相違点１のほかに，「訂正発明１は，「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く」のに対し，乙１１発明はかかる事項を発明特定事項として有していない点」との相違点（この相違点を，以下「相違点２」という。）が存在する。
そして，訂正発明１は，結晶構造中にナトリウム又はカリウムを実質的に含まない（主に非水溶性のナトリウム化合物の状態で，原料である電解二酸化マンガンの表面に存在する。）ことを明確にしており，乙１８文献記載の結晶構造中にナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４）を取り込むとの技術的事項とは技術思想を異にする。また，乙１５文献の記載内容は，３８０℃程度の比較的低温で焼成される「ＬｉｘＭｎＯｙ（ただし，原子比ｘ，ｙは０．０５≦ｘ≦０．３５，１．８≦ｙ≦２．０を示す）」に限った知見であり，これとは焼成温度も組成も明確に異なる，７５０℃以上で焼成されるスピネル型（Ｌｉ０．５ＭｎＯ２）マンガン酸リチウムに適用することはできない。さらに，乙１５文献に記載されたＬｉ０．３５ＭｎＯ１．８７に対する水洗実験である被控訴人実験(2)では，水洗前後でナトリウムの含有量に変化はなく（いずれも０．１８％），乙１５発明においては，結晶構造中にナトリウムが取り込まれていることが示されている（甲１２）。
したがって，訂正発明１は，結晶構造中にナトリウム又はカリウムを実質的に含まない点で乙１５文献や乙１８文献に記載された事項とは異なるから，乙１１発明にこれらの文献に記載された事項を組み合わせても，相違点２に係る訂正発明１の構成に至ることはできない。
イ訂正発明１が顕著な効果を奏すること


訂正発明１の実施例のマンガン酸リチウムと，マンガンの一部をアルミニウムで置換した乙１１発明と乙１８文献記載事項の組合せに係るマンガン酸リチウムとを比較した被控訴人実験(4)では，訂正発明１の初期放電容量は２１～２８％高く，高温保存容量維持率は１３ポイント高い結果となっている（甲１４）。このように，訂正発明１の効果は，乙１１発明に乙１８文献記載事項を組み合わせたものと比較しても非常に優れており，予測し得ない顕著なものである。(7)争点(12)（訂正発明１に係る特許に明確性要件違反，実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由があるか）
（被控訴人の主張）
ア訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載が明確性要件を充足すること「実質的に」という文言は，本質的な内容を示す等の目的で特許請求の範囲の記載に慣用されており，明確性要件が否定されずに特許が付与された請求項は多数存在する。そして，本件明細書の表１に，ナトリウムを置換元素としていないマンガン酸リチウムが示されているし，また，かかる構成を充足するかどうかは，水洗実験を用いる等の技術常識に基づいて判断することができるから，訂正発明１における「実質的に」との文言は明確である。
したがって，訂正発明1の請求項に「実質的に」との記載があることを理由に，明確性要件を充足しないとの控訴人の主張は誤りである。イ本件明細書は，訂正発明   1につき実施可能要件を充足すること本件明細書によれば，表１に記載された各実施例のマンガン酸リチウムは，結晶構造中にナトリウム又はカリウムを実質的に含むものを除くマンガン酸リチウムであることが理解でき，その製造方法は，本件明細書の段落【００３０】ないし【００５０】に記載されているから，本件明細書には，訂正発明１を実施することができる程度に明確かつ十分な記載がある。
ウ訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足すること訂正発明１の特許請求の範囲における「混合」の記載がサポート要件を充足することは，争点(7)についての被控訴人の主張と同様である。
（控訴人の主張）
ア訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載が明確性要件を充足しないこと訂正発明１は，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」との発明特定事項を有するが，「実質的に含む」というあいまいな文言について，本件明細書には定義もなく，いかなる方法により結晶構造中に含まれるナトリウム等の量を測定し，いかなる量であれば「実質的に含む」に該当するのかを説明する記載もないから，第三者は，「実質的に含む」の意義を全く理解できない。
したがって，上記発明特定事項を含む訂正発明１に係る請求項の記載は，特許法３６条６項２号所定の明確性要件を充足しない。
イ本件明細書は，訂正発明１につき実施可能要件を充足しないこと訂正発明１は，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」との発明特定事項を有するが，いかなる方法により結晶構造中に含まれるナトリウム等の量を測定し，いかなる量であれば「実質的に含む」に該当するのかについて，本件明細書の発明の詳細な説明の欄には何ら記載がない。そうすると，当業者は，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」に該当するスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法を使用できないから，本件明細書の発明の詳細な説明が，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。したがって，本件明細書は，訂正発明１につき特許法３６条４項（平成６年改正法）の実施可能要件を充足しない。
ウ訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足しないこと訂正発明１の特許請求の範囲における「混合」の記載がサポート要件を充足しないことは，争点(7)についての控訴人の主張と同様である。(8)争点(13)（控訴人方法３が訂正発明４の技術的範囲に属するか）
（被控訴人の主張）
控訴人方法３は，控訴人方法１の内容に加え，二酸化マンガンをナトリウム化合物で中和後のｐＨの上限を「７．５以下」と特定し（ｐＨ上限の特定事項），リチウム原料について「電解二酸化マンガンとリチウム原料のリチウム／マンガンモル比が０．５～０．６であるように」と特定する（リチウム原料の特定事項）ものである。
この点，控訴人の製造する製品のナトリウム含有率がｐＨ上限の特定事項を充足すること，また，控訴人方法がリチウム原料の特定事項を充足することは，争点(9)についての被控訴人の主張のとおりであるから，控訴人は控訴人方法３を使用している。
そして，控訴人方法３は，訂正発明４の構成要件を充足し，同発明の技術的範囲に属する。
ア構成要件４Ａ’について
控訴人方法３における電解二酸化マンガンは，「（電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上７．５以下とすると共にナトリウムの含有量を０．１２ないし１重量％としたもの）」であるから，構成要件４Ａ’を充足する。
イ構成要件４Ｂ’について
控訴人方法３は，「電解二酸化マンガンとリチウム原料のリチウム／マンガンモル比が０．５～０．６であるようにリチウム原料と」というものであるから，構成要件４Ｂ’を充足する。
ウ構成要件４Ｃ’について
控訴人方法３は，「上記マンガンの３ないし１０モル％がアルミニウムで置換されるようにアルミニウム化合物とを加えて混合し」というものであるから，構成要件４Ｃ’を充足する。
エ構成要件４Ｄ’及び４Ｅ’について
争点(1)及び(6)についての被控訴人の主張と同様に，控訴人方法３は，訂正発明４の構成要件４Ｄ’及び４Ｅ’を充足する。
（控訴人の主張）
争点(6)についての控訴人の主張と同様に，訂正発明４の構成要件４Ｄ’の「混合」は乾式のもののみを指すから，湿式の混合のみを用いる控訴人方法３は，訂正発明４の構成要件４Ｄ’を充足しない。
したがって，控訴人方法３は，訂正発明４の技術的範囲に属しない。(9)争点(14)（訂正発明４に係る特許に進歩性欠如の無効理由があるか）
（控訴人の主張）
訂正発明４は，本件発明４の発明特定事項に，「ｐＨを２以上とする」を「ｐＨを２以上７．５以下とする」とする限定及び「アルミニウム，マグネシウム，カルシウム，チタン，バナジウム，クロム，鉄，コバルト，ニッケル，銅，亜鉛から選ばれる少なくとも１種以上の元素」を「アルミニウム元素」とする限定を加えたものである。
そして，訂正発明１と同様，「ｐＨを…７．５以下とする」との点は，当業者が適宜行うことができることにすぎず，「アルミニウム元素」で置換することは，訂正発明４と乙１１発明との一致点である。加えて，「ｐＨを…７．５以下とする」との発明特定事項により，当業者の予測し得ない顕著な効果が奏されることは，本件明細書からは何ら読み取ることができない。


したがって，訂正発明４は，乙１１発明を主引例として，当業者が容易に発明をすることができたものである。
これに対し，被控訴人は，訂正発明４においては結晶構造中にナトリウムが全く含まれないことを前提に，訂正発明１と同様，訂正発明４に進歩性があると主張する。
しかしながら，被控訴人は，Ｌｉ／Ｍｎモル比を０．５０～０．６０とすると結晶構造中にナトリウムを取り込まないことについて，何ら立証しておらず，本件明細書の実施例と同様にして行われた各種実験によれば，水洗してもナトリウムが残存する。
したがって，被控訴人の上記主張は，その前提において誤りである。
（被控訴人の主張）
訂正発明４は，マンガンに対してリチウム・リッチ（Ｌｉ／Ｍｎモル比が０．５以上）であるとの発明特定事項を有するところ，マンガン酸リチウムの製造をリチウム・リッチの状態で行うと，焼成時に，電解二酸化マンガンとリチウムが十分に反応するので，ナトリウムが反応して結晶構造中に取り込まれる余地がなくなる。すなわち，訂正発明４も，訂正発明１と同様，実質的には結晶構造中にナトリウムを含まないことを明確化するものである。
したがって，訂正発明１が，争点(11)についての被控訴人の主張のとおり，乙１１発明を主引例として当業者が容易に発明をすることができたものではない以上，訂正発明４も，訂正発明１と同様，乙１１発明を主引例として当業者が容易に発明をすることができたものではない。
加えて，訂正発明４は，Ｌｉ／Ｍｎモル比が０．５０～０．６０に限定されているので，Ｌｉ／Ｍｎモル比が０．０５～０．３５という低い領域で規定され，ナトリウム中和の電解二酸化マンガンからナトリウムが結晶構造中のリチウムサイトに取り込まれると考えられる乙１５発明との相違は，より一層明確になっている。(10)争点(15)（訂正発明４に係る特許にサポート要件違反の無効理由があるか）
（被控訴人の主張）
訂正発明４の特許請求の範囲における「混合」の記載がサポート要件を充足することは，争点(7)についての被控訴人の主張と同様である。
（控訴人の主張）
訂正発明４の特許請求の範囲における「混合」の記載がサポート要件を充足しないことは，争点(7)についての控訴人の主張と同様である。
第４当裁判所の判断
被控訴人は，本件特許について本件訂正を行ったことに伴い，従前の特許発明に基づく請求を維持したまま，限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請求を行うところ，特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上，特許権に基づく侵害訴訟においても，これを訂正の再抗弁として位置付けて，訂正後の発明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが，本件では，後記のとおり訂正発明１に係る訂正自体が不適法であることから，予備的請求１だけでなく主位的請求についても審理判断することとする。なお，予備的請求２については，被控訴人の主張のとおり，訂正後の請求項４に基づく請求を，訂正の再抗弁として位置付けて審理判断する。
そして，当裁判所は，主位的請求については，控訴人は本件発明１の技術的範囲に属する控訴人方法１を使用していると認められる（争点(1)及び(6)）が，本件発明１に係る特許には新規性欠如の無効理由はない（争点(2)）ものの，進歩性欠如の無効理由がある（争点(3)）と判断する。また，予備的請求１については，訂正発明１に係る本件訂正は不適法であり許容されない（争点(8)）上，控訴人が控訴人方法２を使用しているとは認め難い（争点(9)）と判断する。さらに，予備的請求２については，控訴人方法３は訂正発明４の技術的範囲に属すると認められる（争点(13)）ものの，訂正発明４に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある（争点(14)）と判断する。
以上の次第で，その余の争点について判断するまでもなく，被控訴人の主位的請求並びに予備的請求１及び２はいずれも理由がない。
その理由は，次のとおりである。
１本件明細書及び乙１１文献の記載事項
(1)本件明細書の記載事項
本件明細書には，次の記載がある（甲１の２）。
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法に関し，詳しくは，非水電解質二次電池用正極材料とした時に，マンガンの溶出量を抑制し，高温保存特性，高温サイクル特性等の電池の高温特性を向上させたスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
近年のパソコンや電話等のポータブル化，コードレス化の急速な進歩によりそれらの駆動用電源としての二次電池の需要が高まっている。その中でも非水電解質二次電池は最も小型かつ高エネルギー密度を持つため特に期待されている。上記の要望を満たす非水電解質二次電池の正極材料としてはコバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ2），ニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ2），マンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ2   Ｏ4）等がある。これらの複合酸化物はリチウムに対し４Ｖ以上の電圧を有していることから，高エネルギー密度を有する電池となり得る。
【０００３】
上記の複合酸化物のうちＬｉＣｏＯ2，ＬｉＮｉＯ2は理論容量が２８０ｍＡｈ／ｇ程度である。
これに対し，ＬｉＭｎ2Ｏ4は１４８ｍＡｈ／ｇと小さいが原料となるマンガン酸化物が豊富で安価であることや，ＬｉＮｉＯ2のような充電時の熱的不安定性がないことから，ＥＶ用途に適していると考えられている。
【０００４】
しかしながら，このスピネル型マンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ2Ｏ4）は，高温においてＭｎが溶出するため，高温保存性，高温サイクル特性等の高温での電池特性に劣るという問題がある。
【０００５】
以上述べた事情に鑑み，本発明は，非水電解質二次電池用正極材料とした時に，充電時のマンガン溶出量を抑制し，高温保存性，高温サイクル特性等の高温での電池特性を向上させたスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法および該マンガン酸リチウムからなる正極材料，並びに該正極材料を用いた非水電解質二次電池を提供することを課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】


スピネル型マンガン酸リチウムは，マンガンもしくはリチウムの一部をさまざまな元素で置換することにより高温での電池特性改善がなされている。このスピネル型マンガン酸リチウムは，一般的にマンガン原料，リチウム原料に置換する元素を含む化合物を加え，混合，焼成して得られている。また，電解二酸化マンガンは安価，豊富であることから，スピネル型マンガン酸リチウムのマンガン原料として好適である。
通常，電解二酸化マンガンは電解後に，マンガン乾電池用途にはアンモニア中和を，アルカリマンガン電池用途にはソーダ中和がそれぞれ施される。ソーダ中和された電解二酸化マンガン中には少量のナトリウムが残留することが知られており，このナトリウム量は中和条件に依存する。また，ナトリウムで中和する代わりにカリウムで中和を行った場合も同様に電解二酸化マンガン中には少量のカリウムが残留し，このカリウム量は中和条件に依存する。
【０００７】
本発明者らは，電解二酸化マンガンの中和条件と，置換する元素に着目し，これらを特定することにより，得られたスピネル型マンガン酸リチウムが上記目的を達成し得ることを知見した。
【０００８】
かかる知見に基づく第１の発明によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法は，電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し，ｐＨを２以上とする共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を０．１２～２．２０重量％とした電解二酸化マンガンに，リチウム原料と，上記マンガンの０．５～１５モル％がアルミニウム，マグネシウム，カルシウム，チタン，バナジウム，クロム，鉄，コバルト，ニッケル，銅，亜鉛から選ばれる少なくとも１種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し，７５０℃以上の温度で焼成することを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下，本発明のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法を詳細に説明する。
【００１５】
本発明において，スピネル型マンガン酸リチウムのマンガン原料として，電解二酸化マンガンを用いる。
【００１６】
本発明における電解二酸化マンガンは，次の方法によって得られるがこれに限定されるものではない。例えば，電解液として所定濃度の硫酸マンガン溶液を用い，陰極にカーボン板，陽極にチタン板を用い，加温しつつ，一定の電流密度で電解を行い，陽極に二酸化マンガンを電析させる。次に，電析した二酸化マンガンを陽極から剥離し，所定粒度，好ましくは平均粒径５～３０μｍに粉砕するのが好ましい。
【００１７】
ここで，平均粒径を５～３０μｍとするのは，非水電解質二次電池では，正極材料が膜厚１００μｍ程度の厚膜に加工されるため，粒度が大きすぎるとひび割れ等を発生し，均一な厚膜が形成しにくかり，平均粒径として５～３０μｍの電解二酸化マンガンを原料としてスピネル型マンガン酸リチウムを合成すると，追加の粉砕なしに，製膜に適した正極材料となり得るからである。
こうして微粒の電解二酸化マンガンをナトリウムもしくはカリウムにて中和すると，ナトリウムもしくはカリウムがより均一に分布しやすくなるものと推定される。
【００１８】
この所定粒度に粉砕された電解二酸化マンガンは，ナトリウムもしくはカリウム中和後，水洗，乾燥する。ナトリウムもしくはカリウム中和としては，具体的にはそれぞれの水酸化物または炭酸塩で中和される。なお，粉砕，中和の順序は特に限定されず，中和後，粉砕してもよい。
【００１９】
中和された電解二酸化マンガンのｐＨは２以上，好ましくは２～７．５，さらに好ましくは２～５．５とするのがよい。これはｐＨが高いほど，高温でのマンガン溶出量は低減されるが，初期放電容量が減少するので，ｐＨを７．５程度とするのがよく，一方ｐＨが２未満ではその効果は不十分であるからである。
【００２０】
本発明では，この電解二酸化マンガン，リチウム原料にマンガンの一部をアルミニウム，マグネシウム，カルシウム，チタン，バナジウム，クロム，鉄，コバルト，ニッケル，銅，亜鉛から選ばれる少なくとも１種以上の置換する元素を含む化合物を加え混合し，焼成してスピネル型マンガン酸リチウムを得る。この電解二酸化マンガンとリチウム原料だけを混合した場合や，この電解二酸化マンガン以外のマンガン原料，例えばアンモニア中和した電解二酸化マンガンなどと，リチウム原料とマンガンの一部を置換する元素を含む化合物を加え混合，焼成したスピネル型マンガン酸リチウムではその効果は不十分である。
【００２１】
リチウム原料としては，炭酸リチウム（Ｌｉ2ＣＯ3），硝酸リチウム（ＬｉＮＯ3），水酸化リチウム（ＬｉＯＨ）等が挙げられる。電解二酸化マンガンとリチウム原料のＬｉ／Ｍｎモル比は０．５０～０．６０が好ましい。
【００２２】
マンガンの一部を置換する元素を含む化合物としては，アルミニウム，マグネシウム，カルシウム，チタン，バナジウム，クロム，鉄，コバルト，ニッケル，銅，亜鉛，の酸化物もしくは水酸化物が挙げられる。また，その置換量は，マンガンの０．５～１５モル％である。これは置換量が１５モル％を超える場合には，高温でのマンガン溶出量は低減されるが，初期容量が減少するので，好ましくなく，一方置換量が0.５モル％未満では効果は十分ではないからである。
【００２３】
これら電解二酸化マンガン，リチウム原料およびマンガンの一部を置換する元素を含む化合物は，より大きな反応面積を得るために，原料混合前あるいは後に粉砕することも好ましい。また，秤量，混合された原料はそのままでもあるいは造粒してもよい。
【００２４】
本発明の造粒方法は，特に限定されるものではないが，湿式でも乾式でもよく，押し出し造粒，転動造粒，流動造粒，混合造粒，噴霧乾燥造粒，加圧成型造粒，あるいはロール等を用いたフレーク造粒でもよい。
【００２５】
このようにして得られた原料は焼成炉内に投入され，７５０～１０００℃で焼成することによって，スピネル型マンガン酸リチウムが得られる。単一相のスピネル型マンガン酸リチウムを得るには５００℃程度でも十分であるが，焼成温度が低いと粒成長が進まないので，本発明では７５０℃以上の焼成温度，好ましくは８５０℃以上の焼成温度が必要となる。ここで用いられる焼成炉としては，例えばロータリーキルンあるいは静置炉等が例示される。また，焼成時間は均一な反応を得るため１時間以上，好ましくは５～２０時間とするのがよい。
【００２６】
このようにして異種元素を置換したスピネル型マンガン酸リチウムが得られる。この異種元素を置換したスピネル型マンガン酸リチウムは非水電解質二次電池の正極材料として用いられる。
【００２７】


本発明の非水電解質二次電池では，上記正極材料とカーボンブラック等の導電材とテフロンバインダー等の結着剤とを混合して正極合剤とし，また，負極にはリチウム合金，またはカーボン等のリチウムを吸蔵，脱蔵できる材料が用いられ，非水系電解質としては，六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ6）等のリチウム塩をエチレンカーボネート－ジメチルカーボネート等の混合溶媒に溶解したもの，あるいはそれらをゲル状電解質にしたものが用いられるが，特に限定されるものではない。
【００２８】
本発明の非水電解質二次電池は充電状態でのマンガンの溶出を抑制することができるので，高温保存，高温サイクル特性等の高温での電池特性を向上させることができる。
【００２９】
【実施例】
以下，実施例等に基づき本発明を具体的に説明するが，本発明は特にこれに限定されるものではない。
【００３０】
［実施例１］
マンガンの電解度として，硫酸濃度５０ｇ／ｌ，マンガン濃度４０ｇ／ｌの硫酸マンガン水溶液を調製した。この電解液の温度を９５℃となるように加温して，陰極にカーボン板，陽極にチタン板を用いて，６０Ａ／ｍ2の電流密度で電解を行った。次いで，陽極に電析した二酸化マンガンを剥離し，７ｍｍ以下のチップに粉砕し，さらにこのチップを平均粒径約２０μｍに粉砕した。
【００３１】
この二酸化マンガン１０ｋｇを２０リットルの水で洗浄し，洗浄水を排出後，再度２０リットルの水を加えた。ここに水酸化ナトリウム３０ｇを溶解し，攪拌しながら２４時間中和処理し，水洗，濾過後，乾燥（５０℃，１２時間）した。得られた粉末について，JISK１４６７７－１９８４に従って測定したｐＨおよびナトリウム含有量を「表１」に示す。
【００３２】
この平均粒径約２０μｍの二酸化マンガン９５０ｇに水酸化アルミニウム４１．７ｇ（マンガンの５モル％を置換）を加え，さらにＬｉ／Ｍｎモル比が0.５４となるように炭酸リチウムを加えて混合し，箱型炉中，８５０℃で２０時間焼成してスピネル型マンガン酸リチウムを得た。置換した元素および置換基を「表１」に示す。
【００３３】
このようにして得られたスピネル型マンガン酸リチウムを８０重量部，導電剤としてカーボンブラック１５重量部および結着剤としてポリ四フッ化エチレン５重量部を混合して正極合剤を作製した。
【００３４】
この正極合剤を用いて図１に示すコイン型非水電解質二次電池を作製した。すなわち，耐有機電解液性のステンレス鋼製の正極ケース１の内側には同じくステンレス鋼製の集電体３がスポット熔接されている。集電体３の上面には上記正極合剤からなる正極５が圧着されている。正極５の上面には，電解液を含浸した微孔性のポリプロピレン樹脂製のセパレータ６が配置されている。正極ケース１の開口部には，下方に金属リチウムからなる負極４を接合した封口板２が，ポリプロピレン製のガスケット７を挟んで配置されており，これにより電池は密封されている。封口板２は，負極端子を兼ね，正極ケース１と同様のステンレス鋼製である。電池の直径は２０ｍｍ，電池総高１．６ｍｍである。電解液には，エチレンカーボネートと１，３－ジメトキシエタンを等体積混合したものを溶媒とし，これに溶質として六フッ化リン酸リチウムを１ｍｏｌ／リットル溶解させたものを用いた。
【００３５】
このようにして得られた電池について充放電試験を行った。充放電試験は２０℃において行われ，電流密度を０．５ｍＡ／ｃｍ2とし，電圧４．３Ｖから３．０Ｖの範囲で行った。また，この電池を４．３Ｖで充電し，８０℃の環境下で３日間保存した後，これらの電池の放電容量を容量維持率として電池の保存特性を確認した。初期放電容量および高温保存容量維持率の測定結果を「表１」に示す。（判決注・以下，段落【００３６】ないし【００６３】に，実施例２ないし２６及び比較例１ないし３の内容についての記載があり，実施例１ないし１６の結果が下記【表１】に，実施例１７ないし２６及び比較例１ないし３の結果が下記【表２】に示されている。）
【表１】
【表２】
【００７２】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明の製造方法で得られたスピネル型マンガン酸リチウムを非水電解質二次電池用正極材料として用いることによって，充電時のマンガン溶出量を抑制し，高温保存特性，高温サイクル特性等の高温での電池特性を向上させ，また電流負荷率を改善することができる。
(2)乙１１文献の記載事項
乙１１文献には，次の記載がある（乙１１）。
【特許請求の範囲】
【請求項１】一般式Ｌｉ［Ｍｎ２－ｘ－ｙＬｉｘＭｅｙ］Ｏ４（０＜ｘ≦０．２，０＜ｙ≦０．２，Ｍｅ：Ａｌ，Ｃｏ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｍｇ，Ｔｉ）で表される非水電解液二次電池用正極材料。
【請求項２】一般式Ｌｉ［Ｍｎ２－ｘ－ｙＬｉｘＭｅｙ］Ｏ４（０＜ｘ≦０．２，０＜ｙ≦０．２，Ｍｅ：Ａｌ，Ｃｏ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｍｇ，Ｔｉ）で表される非水電解液二次電池用正極材料の製造方法であって，まずＬｉ以外の元素を含む原料を混合し，続いてＬｉ塩を投入して再度混合することを特徴とする非水電解液二次電池用正極材料の製造方法。
【請求項３】請求項１記載の非水電解液二次電池用正極材料を用いた非水電解液二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は，リチウム二次電池で代表される，非水電解液二次電池に用いられる正極材料としてのＬｉ－Ｍｎ複合酸化物，及びその製造方法及びこれを用いた電池に関するものである。
【０００２】


【従来技術】近年，ＡＶ機器あるいはパソコン等の電子機器のポータブル化，コードレス化が急速に進んでおり，これらの駆動用電源として小型，軽量で高エネルギー密度を有する二次電池への要求が高い。このような要求に対し，非水系二次電池，特にリチウム二次電池は，とりわけ高電圧，高エネルギー密度を有する電池としての期待が大きい。これらの要求を満たすリチウム二次電池用の正極材料としてリチウムをインターカレーション，デインターカレーションすることのできるＬｉＣｏＯ２，ＬｉＮｉＯ２あるいはこれらの酸化物に遷移金属元素を一部置換した複合酸化物などの層状化合物の研究開発が盛んに行われている。【０００３】また，層状構造を持たないが，ＬｉＣｏＯ２等と同様の４Ｖ級の高電圧を有する安価な材料として，Ｌｉ－Ｍｎ複合酸化物であるＬｉＭｎ２Ｏ４が，また電圧は約３Ｖと若干低いＬｉＭｎＯ２の開発も進められている。しかし，これらＬｉ－Ｍｎ複合酸化物をリチウム二次電池用の正極材料として用いた場合，従来のＬｉＣｏＯ２やＬｉＮｉＯ２を正極材料として用いた場合に比較してサイクル特性に劣るという問題があった。この対策として，Ｍｎの一部をＬｉで置換したり，Ａｌで置換するという方法も試みたが，ある程度の改善は得られるものの充分ではない。また，電池容量も小さいという問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明は，高容量でサイクル特性に優れた非水電解液二次電池用正極材料及びその製造法及びこれを用いた電池を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】よって，本発明は，一般式Ｌｉ［Ｍｎ２－ｘ－ｙＬｉｘＭｅｙ］Ｏ４（０＜ｘ≦０．２，０＜ｙ≦０．２，Ｍｅ：Ａｌ，Ｃｏ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｍｇ，Ｔｉ）で表される非水電解液二次電池用正極材料である。また，本発明は，一般式Ｌｉ［Ｍｎ２－ｘ－ｙＬｉｘＭｅｙ］Ｏ４（０＜ｘ≦０．２，０＜ｙ≦０．２，Ｍｅ：Ａｌ，Ｃｏ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｍｇ，Ｔｉ）で表される非水電解液二次電池用正極材料の製造方法であって，まずＬｉ以外の元素を含む原料を混合し，続いてＬｉ塩を投入して再度混合することを特徴とする非水電解液二次電池用正極材料の製造方法である。また，本発明は，上記非水電解液二次電池用正極材料を用いた非水電解液二次電池である。
【０００６】ｘ値が０．２以上では，初期容量の低下が大きく，またｙ値が０．２以上でも同様に初期容量の低下が大きい。
【０００７】
【実施例】以下，実施例，比較例に基づいて本発明を具体的に説明する。なお，本発明は以下に示す原料，電池構成等に限定されるものではない。
【０００８】実施例１
電解二酸化マンガンと，水酸化アルミニウムをＭｎ：Ａｌ＝１．８５：０．０５となるように混合し，続いて，炭酸リチウムを，Ｌｉ：Ｍｎ＝１．１：１．８５となるように秤量し，ボールミルで混合後，電気炉中で８００℃で２０時間焼成し，解砕してＬｉ－Ｍｎ複合酸化物を生成した。このＬｉ－Ｍｎ複合酸化物を正極材料としてコイン電池を作製し，放電試験を行い，初期容量及びサイクル特性を測定し，その結果を表１に示す。なお，コイン電池の正極合剤として，このＬｉ－Ｍｎ複合酸化物８５重量部に対して，アセチレンブラック１０重量部およびフッ素樹脂系結着剤５重量部の割合で混合したものを加重３ｔで加圧成型してペレットとしたものを用いた。電解液としてはプロピレンカーボネートと１，２－ジメトキシエタンの１：１の混合溶媒中に１モル・／ｌになるようテトラフルオロホウ酸リチウム（ＬｉＢＦ４）を溶解したものを用い，セパレーターに含ませて使用した。負極材としては金属リチウムを用いた。
【０００９】
【表１】
（判決注・段落【００１０】ないし【００１４】に，実施例２ないし７，比較例１ないし４の内容についての記載があり，これらの実施例及び比較例の結果は表１に記載されたとおりである。）
【００１５】
【発明の効果】以上説明したように，本発明によれば，高容量でサイクル特性に優れた非水電解液二次電池用正極材料及びその製造法及びこれを用いた電池を提供することができる。
２争点(1)（ホウ酸添加工程を伴う製造方法の構成要件Ｄ及びＥの充足性）に
ついて
原判決を次のとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」第３の１（原判決１４頁１０行目から１７頁６行目まで）記載のとおり，控訴人方法１は本件発明１の構成要件Ｄ及びＥを充足すると認められるから，これを引用する。(1)原判決１４頁１０行目，同頁２０行目，同頁２２行目，同１５頁５行目，同頁１１行目，同頁１６行目，同１６頁１３行目，同頁２２行目から２３行目にかけて，同１７頁２行目の「本件発明」を，いずれも「本件発明１」と改める。(2)原判決１５頁１２行目の「被告方法」を「控訴人方法」と，同行目の「被告製品」を「控訴人方法により生産されたスピネル型マンガン酸リチウム」とそれぞれ改める。


(3)原判決１７頁３行目及び同頁５行目の「被告方法」を「控訴人方法１」と，同頁６行目の「別紙被告製品目録記載の被告製品」を「別紙物件目録１記載のスピネル型マンガン酸リチウム（控訴人製品１）」とそれぞれ改める。３争点(6)（「混合」の意義及び控訴人方法が「混合」を充足するか）について被控訴人は，本件発明１の構成要件Ｄの「混合」が湿式及び乾式の両方の方式を含むと主張するのに対し，控訴人は，上記「混合」は乾式のものを指し，湿式による混合のみを用いる控訴人方法は上記構成要件を充足しない旨主張する。(1)本件特許の特許請求の範囲の記載において，「混合」を湿式あるいは乾式のいずれかに限定する記載はない。
そして，証拠（甲１の２，１４，２０，乙４５，６５ないし７２）及び弁論の全趣旨によれば，スピネル型マンガン酸リチウムを製造するに当たっての原料の混合方法には，電解二酸化マンガンや水酸化アルミニウム，炭酸リチウムを乾燥状態のまま混合する方式（乾式）と，イオン交換水に水酸化リチウムを加え，撹拌しながら酸化アルミニウムや電解二酸化マンガンなどを加えて混合する方式（湿式）があることが認められるところ，本件出願当時，これらの方式のいずれかが原料の混合の際に通常用いられるものであるとか，これらの方式のいずれかが他方よりも混合方式として優れているといった技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると，どちらの方式も，原料の混合方法として一般的に用いられ，当業者においてスピネル型マンガン酸リチウムの製造に当たって適宜選択される事項にすぎないものと認められる。
さらに，本件明細書の記載を見ても，原料の混合方法が乾式あるいは湿式のどちらかの方式に特に限定されるとか，どちらかの方式を採用した場合には発明の作用効果を奏しないなどといった記載は見当たらない。
以上によれば，上記特許請求の範囲における「混合」は，乾式及び湿式の双方を指すものと理解するのが相当であるから，控訴人方法における原料の混合方法が湿式のみであるとしても，上記「混合」に当たると認められる。(2)控訴人は，本件明細書には原料の混合方法について乾式の混合のみが開示されていること，湿式による混合では高温保存特性の向上という発明の効果を奏しないことから，構成要件Ｄにおける「混合」は乾式の混合を意味すると主張する。ア本件明細書には，【発明の実施の形態】として，所定粒度に粉砕された電解二酸化マンガンは，ナトリウム又はカリウム中和後，水洗，乾燥されること（段落【００１８】），この電解二酸化マンガン，リチウム原料にマンガンの一部をアルミニウム等から選ばれる少なくとも１種以上の置換する元素を含む化合物を加え混合し，焼成してスピネル型マンガン酸リチウムを得ること（段落【００２０】），秤量，混合された原料はそのままでもあるいは造粒してもよく（段落【００２３】），造粒方法は特に限定されるものではないが，湿式でも乾式でもよいこと（段落【００２４】）などの記載がある。また，【実施例】として，二酸化マンガンを水で洗浄し，洗浄水を排出後，ここに再度水を加えて水酸化ナトリウムを溶解し，撹拌しながら中和処理し，水洗，濾過後，乾燥し，得られた二酸化マンガンに水酸化アルミニウム，炭酸リチウムを加えて混合し，焼成してスピネル型マンガン酸リチウムを得たこと，３０の実施例及び３つの比較例の全てにおいて，上記と同様の方法によりスピネル型マンガン酸リチウムの合成を行ったことが記載されている（以上につき，段落【００３０】ないし【００７０】）。しかしながら，本件明細書の上記記載に照らすと，中和処理した二酸化マンガンは他の原料との混合前に乾燥されるとの記載はあるものの，混合それ自体を乾式で行う旨が明記されているわけではない。そして，混合後の造粒については湿式でも乾式でもよいことが記載されていることに照らしても，混合を湿式で行うことが明らかに排除されているとは解し難い。
イ控訴人従業員作成の試験報告書（乙６５。これに係る実験を，以下「控訴人実験(3)」という。）には，各種原料の混合を乾式ではなく湿式としたほかは本件明細書の実施例と同様の条件で作製したスピネル型マンガン酸リチウムについて，高温保存容量維持率が向上しないことが確認された旨の部分がある。しかしながら，上記実験結果は，本件出願当時の技術常識を示すものではなく，本件明細書には湿式の混合方式を採用した場合には発明の作用効果を奏しないなどといった記載が見当たらないのは前記のとおりである。したがって，本件発明１の構成要件Ｄの「混合」の意義を明らかにするに当たり，上記実験結果を参酌することは相当でないというべきである。
ウ以上によれば，控訴人の上記主張は，いずれも採用することができない。４争点(2)（本件発明１の新規性欠如の有無）について原判決を次のとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」第３の２（原判決１７頁８行目から同１９頁９行目まで）記載のとおり，本件発明１は新規性を有するものであるから，これを引用する。
原判決１７頁８行目から１５行目までを，次のとおり改める。「(1)被控訴人は，控訴人方法が本件発明１の技術的範囲に属し，本件特許権を侵害すると主張するのに対し，控訴人は，特許無効の抗弁として，本件発明１に係る特許には新規性欠如の無効理由があると主張する。そこで，以下，この点について検討する。
この点，前記１(2)のとおりの乙１１文献の記載内容（段落【０００８】及び【表１】）に照らして，乙１１文献には，次の発明が開示されているものと認められる（乙１１発明）。
「電解二酸化マンガンと，水酸化アルミニウムをＭｎ：Ａｌ＝１．８５：０．０５となるように混合し，続いて，炭酸リチウムを，Ｌｉ：Ｍｎ＝１．１：１．８５となるように秤量し，ボールミルで混合後，電気炉中で８００℃で２０時間焼成し，解砕するＬｉＭｎ１．８５Ｌｉ０．１Ａｌ０．０５Ｏ４で表される非水電解液二次電池用正極材料の製造方法。」」
５争点(3)（本件発明１の進歩性欠如の有無）について控訴人は，特許無効の抗弁として，本件発明１は，乙１１文献を主引用例とし，乙１５文献及び乙１８文献を副引用例として，当業者が容易に発明をすることができたから，本件発明１に係る特許には進歩性欠如の無効理由があると主張する。そこで，以下，この点について検討する。
(1)本件発明１と乙１１発明との一致点及び相違点について
ア本件発明１と乙１１発明との一致点