したがって，攪拌操作終了後３０分を基準とする限り，被告製品と用時調製型との間に経皮吸収量（持続性）の有意な差異がないものと推認され，被告製品が本件発明特有の作用効果を奏さないことは明らかである。(3)乙８を主引用例とする進歩性欠如（争点３－４）に関しア本件発明の特徴は，水分の存在下で炭酸塩と酸とが反応して二酸化炭素を生じるところ，二酸化炭素の経皮吸収効果を向上させることを目的として気泡状の二酸化炭素を保持し，本件明細書【００２０】以下に記載のスモン病による神経疾患の治療等の各種効果が生じる程度に十分な量の二酸化炭素を経皮吸収させるために，増粘剤であるアルギン酸ナトリウムを事前に水に溶解させて水溶液（粘性組成物）とした点にある。しかるところ，２剤型の化粧料のうち，ジェルと粉末の組合せは周知慣用技術であり，アルギン酸ナトリウムの溶解には時間がかかるため事前に水に溶解させる必要性があることも周知の技術常識であった。したがって，鐘紡発明をアルギン酸ナトリウムの含水組成物が事前調製されているものに変更する動機付けがあり，本件発明１は鐘紡発明及び周知慣用技術から当業者が容易に発明をすることができたものであると認められる。
原判決は，本件発明の特徴について，水及び増粘剤を含む粘性組成物をあらかじめ調製し，発生した二酸化炭素を空気中に拡散させることなく，粘性の組成物中に気泡として含ませ，その二酸化炭素を気泡状態で保持させるとともに，持続的に放出させ，二酸化炭素を持続的に経皮吸収させるようにしたものであると判示するが，これは，本件明細書に記載の各種効果を奏するか否かという観点を無視する解釈であり，誤りである。さらに，「発生した二酸化炭素を空気中に拡散させることなく，粘性の組成物中に気泡として含ませ，その二酸化炭素を気泡状態で保持させるとともに，持続的に放出させ，二酸化炭素を持続的に経皮吸収させるようにしたものである」という点は，「水及び増粘剤を含む粘性組成物をあらかじめ調製し」たことによる効果（そのような効果を奏するかは疑問であるが）として本件明細書に記載されているにすぎず，物の発明である本件発明の構成を特徴付けるものではない。
もっとも，原判決の理解に立っても，本件発明が容易想到であり無効と判断されるべきであることは後記イのとおりである。
イ原判決は，本件発明と鐘紡発明及び鐘紡発明２（以下，原判決認定の「鐘紡発明」を「鐘紡発明１」といい，鐘紡発明１と鐘紡発明２を併せて「鐘紡発明」という。）の関係について，「いずれも炭酸塩，酸，増粘剤，水を混合して組成物を得る２剤型の発泡性化粧料である」と正当に認めつつ，「それぞれの成分の組合せが異なり，それに応じて含水粘性組成物を事前調製により得るか，用時調製により得るかの相違がある」とした上で，２剤型の化粧料の一方の剤型を含水粘性組成物とする動機付けがない旨判断したが，失当である。
確かに，鐘紡発明は，第２剤をポリエチレングリコールで被覆することにより炭酸塩の放出速度を遅延させているから，従来技術と比較すると，気泡状の二酸化炭素の崩壊及び拡散をより防止することができる。しかし，炭酸塩と酸の反応による気泡状の二酸化炭素の発生速度が非常に速いため，鐘紡発明においては，アルギン酸ナトリウムの気泡安定化効果及び閉じ込め効果が発動するまでの間に発生した気泡状の二酸化炭素は，崩壊するか又は拡散してしまい，依然として持続性の問題が残ることは当業者には明らかであり，「気泡状の持続性の更なる向上」が課題として残るといえる。このことは，特開昭６１－２５２２３１号公報（乙１５２）に，ママコの形成を防ぐ手段として，粉末をコーティング（被覆と同義）する方法が記載されているが，それが本質的な解決にならず，粘度が変動する等の問題点を抱えていることが明記されていることからも裏付けられる。
そして，アルギン酸ナトリウムが中性の水溶液として慣用されていたことに照らせば，アルギン酸ナトリウムの閉じ込め効果を利用して，気泡の持続性を向上させるという観点から，鐘紡発明の第１剤を中性のアルギン酸ナトリウム含有水溶液（事前調製型）に置換することには，十分な積極的動機付けがあるというべきである。
さらに，ガスの保留性を高めるため，気泡状の二酸化炭素の発生速度を遅延させることが必要であり，そのために，鐘紡発明の第２剤を慣用技術である本件複合剤に置換することも容易である。
したがって，鐘紡発明を主引用発明として本件発明に想到することは容易であり，本件発明が無効と判断されるべきことは明らかである。(4)冒認又は共同出願義務違反（争点３－５）に関し本件発明は，容易想到であるため無効と判断されるべきものであるが，仮に進歩性が認められるとしても，次のとおり，冒認又は共同出願義務違反を理由として無効とされるべきものである。
ア本件発明の特徴的部分
(ｱ)主位的主張
原判決は，本件発明の特徴について，水及び増粘剤を含む粘性組成物をあらかじめ調製し，発生した二酸化炭素を空気中に拡散させることなく，粘性の組成物中に気泡として含ませ，その二炭化炭素を気泡状で保持させるとともに，持続的に放出させ，二酸化炭素を経皮吸収させるようにしたものであると判示しているが，この判断を前提とすれば，本件発明の発明者は，ネオケミア株式会社の代表取締役社長Ｐ（商品企画担当者。）と鐘紡株式会社（以下「鐘紡」という。）の元従業員であるＱ（粘性組成物の専門家。）の２名である。
(ｲ)予備的主張
仮に，本件発明の特徴的部分が粘性組成物と固形製剤の組合せを選択した点にあるとすれば，本件発明の発明者は，ＰとＱと鐘紡の元従業員であるＲ（固形剤の専門家。）の３名である。
イ本件発明に至る経緯
(ｱ)炭酸ガス外用剤の着想
Ｐは，鐘紡在職中に，研究企画業務の一環として，新規な研究開発テーマの提案を担当していたが，種々検討の結果，気泡状の二酸化炭素を含む炭酸ガス外用剤（炭酸ガスの塗り薬）を褥瘡（床ずれ）治療剤として開発することを着想した。
そして，Ｐは，炭酸水はガーゼに染み込ませて褥瘡の治療に使えるものの，褥瘡に塗布することはできない欠点を認識し，炭酸水をジェル状（ゲル状）にすれば，ガーゼを使うことなく褥瘡に塗布することが可能となることから，ジェル状の製品とすることを目標とした探索研究を開始した。
(ｲ)Ｑの参加
Ｐは，その粘性組成物に関する知識と技術に厚い信頼を寄せていたＱ（薬品研究所製剤研究部所属）に対し研究担当を依頼した。ＱとＰは，当初は，炭酸塩のジェルと酸のジェルを作り，使用時にこれらを混合するという着想に基づき実験を行ったが，ジェル全体に炭酸ガスが発生しなかった。


打開策を検討する中で，当時の鐘紡のグループ会社であったカネボウフーズ株式会社（以下「カネボウフーズ」という。）が開発した組合せ発泡菓子（商品名「ねるねるねるね」。以下「本件菓子」という。）の発泡メカニズムが，炭酸ガス入浴剤と同じであることが判明した。そこで，Ｐは，カネボウフーズの高槻工場に行き，技術担当者から本件菓子の製造法とノウハウについて教えてもらい，それをＱに伝え，新たな２剤混合製剤の製造法の検討を依頼した。
Ｑは本件菓子の製造法を元に，気泡状の二酸化炭素の発泡性及び持続性を高めることを目的として，炭酸塩とアルギン酸ナトリウムに代表される増粘剤を含むジェルと固形の酸の組合せを考案し，アルギン酸ナトリウムの含有量及び粘性組成物中の水分量を調整する等して，多数の試作を繰り返した。
(ｳ)Ｒの参加
その過程において，Ｐは，固形製剤の専門家であるＲにも協力を求め，３人の協力により，用時調製の２剤混合製剤である炭酸ガスジェルパック（二酸化炭素含有粘性組成物）の技術を確立することができた（本件明細書において「実施例」として記載されている二酸化炭素含有粘性組成物は，これらの過程で調製した試作品の一部である。）。
(ｴ)Ｐの鐘紡退職に至る経緯
その後，Ｐは，鐘紡の薬品研究所長に炭酸ガス外用剤の商品化を提案したが，採択されなかった。
一方，Ｐは，当時別件で共同研究を行っていたベンチャー企業であるユニコロイド株式会社から，同社が共同研究を行っていた開業医のＳを紹介された。ＰはＳに起業意欲があることを知り，炭酸ガスパック剤の鐘紡での事業化が進展しないことの打開策として，Ｓとの共同事業として，炭酸ガスパック剤の実用化（工業生産技術の開発）を図ることを考えた。
そして，Ｓが共同事業に参加することに同意したため，Ｐは鐘紡終業後及び土日を利用して，Ｓの所有する長屋（当時はＳ医院従業員の着替え場所として使用）の台所で実験を重ね，炭酸ガスパック剤の実用化を目指した。
もっとも，Ｐは，実際の研究開発の主な部分は，製剤学の知識があるＲに委ねていた。
(ｵ)Ｐの鐘紡退職後
Ｐは，鐘紡を平成９年９月に退職した後，Ｓと共同で株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ（一審原告）を設立し，本件発明の実用化（工業生産技術の開発）のための研究（本件発明の特徴部分ではない）を継続した。
一審原告における最初の製品である炭酸ガスパック剤「メディプローラー」は，クエン酸をノンパレルに吹き付けた真球状の顆粒であり，顆粒表面にクエン酸があるため，炭酸ガスの発泡は急激であり，粘性による閉じ込め効果では足りず，ジェル全体に炭酸ガスが万遍なく行き渡ることがなかった。
その後，ノンパレルのメーカーであるフロイント産業に依頼してクエン酸をコートしたノンパレルを注文し，「メディプローラー」製造に使用した。しかし，クエン酸は非常に吸湿性が高く，クエン酸をコートしたノンパレルは，製造時にも吸湿し，保存性にも劣ったため，Ｒに更に研究開発を続けてもらい，２剤型の炭酸ガスパック剤において，その１剤を「酸を含む顆粒剤，細粒剤，粉末剤」とする技術の実用化が完成した。
なお，医師であるＳの関与は，本件明細書に記載の疾患の選択及び試験例の記載だけである。
ウ以上のとおり，本件発明の特徴部分に創作的に関与した者は，ＱとＰの２名であるか，ＱとＰとＲの３名であるから，いずれにせよ，Ｓは発明者ではなく特許を受ける権利を有していない。したがって，Ｓが発明者であることを前提とする一審原告による本件特許の出願は特許を受ける権利を有さない者によるものであり，冒認であって，本件特許は無効であることが明らかである。
なお，仮に，一審原告が特許を受ける権利を有しており，本件特許の出願が冒認に該当しないとしても，Ｑも本件発明の発明者であり，少なくともＱは一審原告に対して特許を受ける権利を譲渡していないため，一審原告による本件特許の出願は特許法３８条に反するものであり，本件特許は無効と判断されるべきものであるといわざるを得ない。
(5)補償金の額（争点４）に関し
ア原判決は，本件発明の技術分野が属する分野の近年の統計情報（以下「本件情報」という。）を基礎として，実施料率を●●●●●●●●が，誤りである。
まず，本件情報は，ＭＬＭ（マルチレベルマーケティング）という特別な販売手法を利用する者を対象とするものではないから，判断の基礎とすること自体に疑問がある。仮に本件情報を判断の基礎としても，ＭＬＭは資本を投下して形成された特別な人的ネットワークに基づくものであり，本件情報が前提とする会社よりも営業コストが高いと推認できるから，本件情報に現れた実施料の半分程度が適切であって，実施料率が●●●●●●ことはない。
次に，一審原告は，一審原告自身が認めるとおり，特許権の行使を主たる事業とする会社であり，特許主張事業体といえるところ，本件情報は，特許主張事業体が特許保有者の場合を対象とするものではないから，判断の基礎とすること自体に疑問がある。仮に本件情報を判断の基礎としても，以下のとおり，特許による不当な独占という害悪を最小限とするため，本件情報に現れた料率の半分程度を実施料率とするのが適切であって，実施料率が●●●●●●ことはない。
すなわち，一審原告のビジネスモデルは，分割出願を繰り返し，特徴部分が「事前に粘性組成物を調製する」という慣用技術である点において共通する特許を多数保有し，２剤型炭酸ジェルパックの生産者及び販売者に対し，これらの者が一定の資本を投下した後に，警告書の送付又は訴訟の提起等の手段により高額の実施料を得るというものである。このようなビジネスモデルを許すことは，２剤型炭酸ジェルパックの生産者及び販売者の市場からの退出を強要するに等しく，不当に競争を制限するものであって，妥当ではない。したがって，競争促進の観点からも実施料率は通常の特許侵害訴訟の場合に比較して低減されるべきである。
イ一審原告の主張について


一審原告の主張のうち，二酸化炭素を利用したパック化粧料の販売時期に関する主張は，原判決の理解を誤ったものであり理由がない。すなわち，原判決が「二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料は従来から販売等されていた」とするのは，一審原告が主張する「原出願日以前」ではなく，「被告製品の販売時以前」という意味である。原判決は，「二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料」については，被告製品の販売時には，既に他の商品が存在していたのであり，「二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料」であるというだけで新しいタイプの商品として消費者が購入動機を形成することはない，ということを指摘するものである。
また，乙２６の信用性に関する主張は，時機に後れた攻撃防御方法であって，却下されるべきである。仮に却下されないとしても，甲３０の実験には実験条件等に問題があるから，乙２６の信用性には何らの影響も与えない。
したがって，一審原告の主張はいずれも理由がない。
（一審原告の主張）
(1)構成要件Ａの充足性（争点１）に関し
原判決で認められたとおり，本件発明は，水及び増粘剤を含む粘性組成物をあらかじめ調製することで，当該含水粘性組成物中で二酸化炭素を発生できるようになり，発生した二酸化炭素が空気中に拡散するのを抑制して，気泡状の二酸化炭素を封じ込めることを可能にすることを特徴とする。すなわち，本件発明の構成要件Ａにおける「気泡状の二酸化炭素を含有する」との構成の技術的意味は，発生した二酸化炭素が空気中に拡散することを抑制して，気泡状の二酸化炭素を含水粘性組成物中に保持できる状態にすることにあるというべきであり，含水粘性組成物が，一定時間の間，二酸化炭素を気泡状で保持できる程度の粘性を有していれば，当該構成要件を具備すると解釈するのが妥当である。
この点，一審被告は，被告製品から得られる組成物が気泡状の二酸化炭素を含有していること自体は争っていない。また，一審被告が提出した乙６の実験結果においても，被告製品の複合顆粒剤をジェルの中に入れて攪拌すると，１分後に体積が約２０％増加し，ジェル剤の中に気泡状の二酸化炭素を含有した状態になり，当該気泡状の二酸化炭素が１２０分経過後も保持されていることが確認されているほか，これを人の腕に塗布すると，赤みを帯びることが確認されている。
そのため，被告製品が本件発明の構成要件Ａを充足することは明らかである。
(2)作用効果不奏功の抗弁（争点２）に関し
本件発明の作用効果は，組成物中に気泡としての二酸化炭素を含有させ，その二酸化炭素を気泡状態で保持させるとともに，持続的に放出させ，二酸化炭素を持続的に経皮吸収させることであるところ，前記のとおり，被告製品から得られる組成物は，二酸化炭素を気泡状態で保持させているものである。
また，前記のとおり，一審被告が提出した乙６の実験結果においても，被告製品の複合顆粒剤をジェルの中に入れて攪拌したものを人の腕に塗布すると，赤みを帯びることが確認されているし，一審被告は，被告製品を実際に「化粧品」として販売している。
したがって，被告製品が本件発明の効果を奏していることは明らかであり，一審被告の主張は失当である。
なお，一審被告は，乙２６の実験結果を根拠に事前調製型と用時調製型とでは撹拌操作終了から３０分後の経皮吸収量に有意な差異がないことを主張し，被告製品の通常の使用想定時間が３０分である以上，被告製品は本件発明の効果を奏さないと主張しているが，事前調製型の本件発明と用時調製型の従来技術との間の作用効果の大きさの程度と，被告製品が本件発明の作用効果を発揮するかとの問題はそもそも無関係であり，一審被告の主張は失当である。また，後記のとおり，乙２６の実験結果は信用性に欠けるものであって，当該実験結果を根拠に事前調製型と用時調製型の効果に差異がないということはできない。
(3)乙８を主引用例とする進歩性欠如（争点３－４）に関しア本件発明の特徴に関する一審被告の主張は，本件発明の構成を無視した主張というほかなく，明らかに失当である。
原審でも主張したとおり，本件特許の請求項１では「気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって」との用途限定がなされており，医薬組成物を得るためのキットの発明は，特許請求の範囲に記載されていない。そのため，「本件明細書【００２０】以下に記載のスモン病による神経疾患の治療等の各種効果が生じる程度の十分な量の二酸化炭素を経皮吸収」できるか否かが本件発明の特徴になるなどということはあり得ない。また，本件発明では増粘剤の種類に関する限定はなされていないため，「増粘剤であるアルギン酸ナトリウムを事前に水に溶解させて水溶液（粘性組成物）とした点」が本件発明の特徴になるということもできない。本件発明の特徴は，原判決でも認められているとおり，「水及び増粘剤を含む粘性組成物をあらかじめ調製することで，当該含水粘性組成物中で二酸化炭素を発生できるようになり，発生した二酸化炭素が空気中に拡散するのを抑制して，気泡状の二酸化炭素を封じ込めることを可能にする」という点にあるというべきであるが，かかる本件発明の特徴は，一審被告が挙げている公知文献のいずれにも現れていないものであり，一審被告提出の公知文献の記載から本件発明が容易に想到できるものでないことは明らかである。
イ一審被告は，「鐘紡発明においては，アルギン酸ナトリウムの気泡安定化効果及び閉じ込め効果が発動するまでの間に発生した気泡状の二酸化炭素は，崩壊するか又は拡散してしまい，依然として持続性の問題が残ることは当業者には明らかであり，『気泡状の持続性の更なる向上』が課題として残るといえる。」と主張するが，乙８公報を読んだ当業者が，鐘紡発明にそのような課題があると認識するとは考えられず，一審被告の主張は前提において誤りがある。


また，一審被告がその主張の根拠として挙げる乙１５２には，「水に対して即溶性のある粒状糊料およびその製造法」に関する発明が開示されているにすぎず，同文献に記載されている粉末をコーティングすることにより粘度が変動する等の問題点は，粉末糊料に生じる問題点であって，炭酸塩の粉末をコーティングすることにより生じる問題点ではない。さらに，乙１５２には，アルギン酸ナトリウム等の水溶性粉末糊料を水に溶解させる際に通常の撹拌による溶解時にはママコを形成するという課題に対し，「水溶性粉末糊料の粒子間を架橋してなる粉末糊料を提供することにより本目的を達成しようと」（２頁右上欄）するとの解決方法が開示されており，他の解決方法による課題解決は前提とされていない。そのため，乙１５２は，鐘紡発明に「気泡状の持続性の更なる向上」が課題として残ることを示唆するものとはいえず，鐘紡発明に基づく進歩性欠如の主張を補強する証拠にはなり得ない。
(4)冒認又は共同出願義務違反（争点３－５）に関しア冒認又は共同出願義務違反の主張は，訴訟の経過に鑑み，時機に後れた攻撃防御方法の提出として却下されるべきである。
イ仮に却下されないとしても一審被告の主張は争う。本件発明は，本件特許の願書に発明者として記載されているＳとＰが共同で行ったものであるから，本件発明の発明者は，ＳとＰである。本件発明の完成に至る過程において，ＱやＲが関与した事実はなく，ＱやＲが発明者であるとする一審被告の主張は失当である。
また，仮に，ＱやＲが本件発明の発明者の一人であったとしても，両人の特許を受ける権利は一審原告へ譲渡されている。
したがって，本件特許に冒認出願又は共同出願要件違反の無効理由がないことは明らかである。
(5)補償金の額（争点４）に関し
ア原判決の「二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料は従来から販売等されていた」との認定には事実誤認があるから，当該事実を前提とした原判決の実施料率に関する認定には誤りがある。一審原告が知る限り，本件特許の原出願日である平成１１年５月６日より以前に二酸化炭素を経皮吸収させるパック化粧料は，事前調製型のもの，用時調製型のものを含め一切存在していなかった。原判決が認定の根拠として挙げる甲６は，一審原告の製品である「メディプローラーＡＡ」の商品カタログであり，当該製品は本件特許の出願後に販売されたものである。乙１（特開昭６０－２１５６０６号公報），乙８（特開昭６３－３１０８０７号公報），乙７８（特公平５－３５１２３号公報），乙７９（特開平８－２６８８２８号公報），乙８０（特許第４０９９１２９号公報）は，いずれも公開特許公報又は特許公報にすぎず，前記一審原告製品以外に，二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料が市場に流通していたことの根拠にはならない。また，乙８０の特許出願は平成１５年９月１７日付けでなされたものであり，本件特許の原出願日以後の出願である。
また，乙２６の実験結果は信用性に欠けるものであり（甲３０），ブチレングリコールの配合の有無によらず，事前調製型と用時調製型とでは，撹拌終了後３０分経過時までの二酸化炭素の経皮吸収量に有意な差が認められるから（甲１５），「ブチレングリコールが５％配合されている場合の混合後３０分経過時までの二酸化炭素吸収量は，事前調製型と用時調製型とで有意な差異が認められない」として本件発明を実施したことの寄与は限定的であるとした原判決は妥当でない。
したがって，本件における実施料率の算定においては，別件訴訟の判決（甲１４）及び和解事案（甲５，１９，２０）と区別すべき事情はなく，本件における実施料率は●●●●●●●●相当である。
イ一審被告の主張について
一審被告の主張はいずれも失当であり，本件では実施料率を低減する要因は存在しない。
すなわち，一定の資本を投下して販促活動を行うことは通常の営業努力の範囲内であり，「本件発明の技術分野が属する分野の近年の統計情報」は当該事情も前提として決められているものであるし，一審被告の販売手法が実施料率を下げる要因になるほど特殊な手法ともいえない。一審被告は炭酸パックを呼び水にして，新たな会員の獲得を行っていた可能性が極めて高く，一審被告がセット販売の形態で販売している各種化粧品の売上げは炭酸パックの魅力によって達成されているものと考えられること，一審被告が会員に販売している化粧品のセットの中でも，炭酸パックの占める割合が大きいこと等に鑑みれば，被告製品の販売方法がＭＬＭであることは，むしろ，実施料率を引き上げる要因であるといえる。また，一審被告は，一審原告のことを「特許主張事業体」などと主張するが，この点は言いがかりにすぎない。一審原告は，医薬品，化粧品等の研究，開発，製造，販売等を業とする法人であって，平成１１年９月以降，「メディプローラー」ないし「スパオキシジェル」との商品名で顆粒とジェル剤の２剤型の炭酸ジェルパックの販売を行っている。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，一審被告の控訴は理由がなく，一審原告の控訴は理由があるものと判断する。理由は以下のとおりである。
１本件発明の技術的特徴について


本件明細書の記載によれば，本件発明は，二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物，該組成物の製造用キット，該組成物を含む皮膚粘膜疾患もしくは皮膚粘膜障害に伴うかゆみ，末梢循環障害に基づく皮膚潰瘍等の疾患の予防ないし治療剤及び化粧料に関するものである（【０００１】）。ただし，特許請求の範囲は，補正により化粧料に関する発明に減縮されている（甲９，１０）。また，本件明細書には，従来技術として，炭酸ガスが血行を良くすることが知られており，炭酸ガスを含む湿布剤を提案する特許文献１が存在するが，当該湿布剤は，炭酸塩と有機酸を用いて発生させた炭酸ガスを水に溶かして利用するものであり，水に溶解する炭酸ガスの絶対量は極めて少ないために，効果が期待できないものであったことが記載されており（【０００４】），その他の従来技術としては，発泡性の粉末飲料やコンタクトレンズ等の洗浄剤に用いられるものであり，発生した炭酸ガスを保持する技術的課題が存在しないものや（【０００５】），爪のクチクラに対し軟化作用を有する気泡性水溶液であり，炭酸ガスを保持することができない組成物（【０００６】），性交時の潤滑性及び膣の乾燥防止のためのムース状潤滑剤であり，容器から出されると速やかに炭酸ガスを失うもの（【０００７】）などが記載されている。そして，本件発明における二酸化炭素は，炭酸飲料や発泡性製剤のように短時間，例えば数秒から数分以内に消失するものではなく，本件発明の組成物に気泡状態で保持され，持続的に放出されるものであること（【００３７】），本件発明の組成物は二酸化炭素の持続的経皮・経粘膜吸収が目的であること（【００４２】）が記載され，当該目的に対応する課題の解決手段として，「水，増粘剤及び気泡状二酸化炭素を含有し，二酸化炭素を持続的に経皮・経粘膜吸収させることができる組成物」など（【００１１】）が記載されている。以上の記載からみると，本件明細書の記載上，従来から，二酸化炭素が血行促進作用を有することが知られており，また，二酸化炭素を皮膚に適用する技術も存在したところ，これらの技術は，いずれも二酸化炭素を保持する組成物に関するものではなかったと認められる。そして，本件明細書に記載された技術は，二酸化炭素の作用を利用するために，二酸化炭素を持続的に経皮吸収させることを課題とし，当該課題を解決するために，アルギン酸ナトリウム等の増粘剤を含有する含水粘性組成物（ジェル等）の粘性を利用して，当該組成物中に二酸化炭素を保持するようにし，その状態の当該組成物から経皮的に二酸化炭素を吸収させることにより，経皮吸収させる時間を長くするものであると認められ，この点は，気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって，水と増粘剤を含む粘性組成物を備えるキットに限定されている本件発明にも当てはまるといえる。そうすると，本件発明の技術的特徴は，二酸化炭素経皮吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットにおいて，得られるパック化粧料が，含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を組成物中に保持し，持続的に経皮吸収させることができる点にあると認められる。
以下，本件発明の技術的特徴が以上のような点に認められるものであることを前提に検討する。
２技術的範囲の属否－構成要件Ａの充足性（争点１）について(1)本件特許の出願時において，二酸化炭素が血行促進作用を有すること，皮膚に二酸化炭素を含有する組成物を適用すると二酸化炭素が経皮吸収されることは，当業者に周知の事項であったと認められるところ，本件特許の請求項１において，組成物中の二酸化炭素の含有量を特定する記載はなく，「気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキット」との記載があるのみなのであるから，パック化粧料が，気泡状の二酸化炭素を含有する組成物からなるものとして得られるキットであれば，構成要件Ａを充足する。
しかるところ，一審被告は，被告製品から得られる組成物について気泡状の二酸化炭素の量を問題としているだけで，組成物が気泡状の二酸化炭素を含有していること自体は何ら争っていないのであるから，被告製品は構成要件Ａを充足すると認めるのが相当である。
(2)これに対し，一審被告は，構成要件Ａの充足性の判断においては，二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等の本件明細書記載の各種の効果が奏する程度に「気泡状の二酸化炭素が保持」されていなければならない（当審における主張）とか，出願経過における主張と異なる主張をすることは信義則違反に当たる（原審における主張），などと主張する。
しかしながら，前記１に認定したとおり，本件発明の技術的特徴は，含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を組成物中に保持し，持続的に経皮吸収させることができる点それ自体に認められるのであって，効果との関係でその量や程度を問題とするものではない。また，本件発明はその構成自体について特許性を認められたものであることからすると，作用効果の点をもって構成要件を限定的に解釈すべき理由はないし，原判決認定の出願経過（この点に関しては，原判決２９頁１４行目～同３２頁１３行目の記載を引用する。）に照らしても，一審原告の主張が信義則に反するとすべき事情があるとはうかがわれない。
したがって，一審被告の主張はいずれも理由がない。
(3)以上によれば，被告製品は，構成要件Ａの「気泡状の二酸化炭素を含有する」という部分及び構成要件ＤないしＨのうちこれに係る部分を充足すると認められる。
また，被告製品が構成要件Ａ及びＤないしＨのその余の部分（配合成分や含有量等に関する部分）並びに構成要件Ｂ及びＣを充足することについては当事者間に争いがない。
したがって，被告製品は本件発明の技術的範囲に属する。
３作用効果不奏功の抗弁（争点２）について


一審被告は，被告製品は，本件明細書に記載された各種疾患等の予防及び治療効果，美肌作用，部分肥満解消作用等の効果が生じる程度に発泡性，持続性の認められる気泡状二酸化炭素が皮下組織に持続的に十分供給される程度の気泡状の二酸化炭素を含有する構成ではない（原審における主張），あるいは，被告製品の通常の使用想定時間は３０分であるが，乙２６の実験結果によれば，攪拌操作終了後３０分を基準とする限り，被告製品（事前調製型）と用時調製型との間に有意な差異がないものと推認される（当審における主張）から，被告製品は本件発明特有の作用効果を奏さないと主張する。その主張は，要するに，本件発明は，二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書記載の各種効果を奏する程度に「気泡状の二酸化炭素が保持」されていなければならない（用時調製型との間に有意な差が認められなければならない）とする自らの主張を前提に，被告製品はそのような作用効果を奏するものではないから，本件発明の技術的範囲に属しないと主張するものと解される。
しかしながら，仮に作用効果不奏功の抗弁なるものが成り立ち得るとしても，一審被告の原審における主張は，実質的に構成要件Ａの充足，非充足に関する議論の蒸し返しにすぎないというべきであって，その主張が採用できないことは既に説示したとおりであるし，一審被告の当審における主張についても，そもそも本件発明は特定の時間内に作用効果が現れることを特徴とするものではないのであるから，被告製品の通常の使用想定時間なるものに技術的範囲の属否が左右される理由は全くないというべきである。
したがって，この点に関する一審被告の主張は理由がない。
４本件特許の効力（争点３）について
(1)一審被告が主張する特許無効の抗弁のうち，本件発明の未完成（争点３－１），サポート要件違反（争点３－２）及び実施可能要件違反（争点３－３）の各無効理由が認められないことは，次のとおり補正するほかは，それぞれ，原判決「事実及び理由」の第３の３(1)～(4)（原判決４０頁１６行目～４６頁１４行目）及び第３の４(1)～(3)（原判決４６頁１７行目～４８頁９行目）に記載のとおりであるから，これらを引用する。かかる認定判断に反する一審被告の主張はいずれも採用できない。
ア原判決４２頁１１行目に「前記１(1)イ(ｴ)ｃのとおり，」とあるのを削除する。
イ原判決４２頁２３行目～４６頁１３行目を次のとおり改める。
「イ一審被告の主張について
(ｱ)まず，一審被告は，化学の分野においては構成から効果を予測することが困難又は不可能であるため，化学物質発明が完成していると判断されるためには，当該化学物質が所望の効果を奏することが試験により証明される必要があると主張する。
しかし，前記１（本判決第３の１）のとおり，本件発明が，含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を組成物中に保持し，持続的に経皮吸収させることができる点に特徴を有するものであることからすると，そのような特徴が発揮されれば，公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚，毛根の新陳代謝の活発化などの効果が得られるであろうことは，前記公知技術に係る技術常識に照らして合理的に理解することができるから，本件発明の効果が予見困難又は予見不可能であるとはいえない。
したがって，一審被告の前記主張は採用することができない。(ｲ)次に一審被告は，本件明細書の試験例が信用できないとか，その結果が本件明細書に正確に記載されているものとは考えられないなどと主張している。
しかし，本件明細書の試験例で使用された組成物については，実施例として，具体的な配合成分や含有量，さらにその製造方法が記載されている上に，発泡性や気泡の持続性についても客観的な数値によって評価されている。
また，試験例についても，実施例の組成物の使用前と使用後の状態等を客観的な数値によって評価したり（試験例８，１３，３３，３７），複数の評価者又は専門医によって評価したり（試験例８，９，３６）しており，極力恣意的な評価とならないような工夫がされていると認められる。確かに，髪の艶がよくなったとか，肌が白くなったなどという主観性の強い評価結果もみられるが，このような評価は，本件発明の作用効果の一つである美容上の問題の改善という性質上やむを得ない面もあるし，これらも本件発明の組成物の使用前と使用後の状態を比較した結果であるという点では，それなりの客観性を備えていると認めることができる。
一審被告は試験例の原データが提出されていないなどとも主張しているが，本件発明の技術的意義に照らせば，試験例記載のような結果を得られる場合があることも合理的に理解し得るものであるし，試験の手法等においても，特段不信を抱くべき点はない。また，本件明細書には多数の実施例や試験例が記載されているところ，その内容に不整合な点などはみられず，本件明細書の実施例や試験例の記載内容は，本件発明の技術的範囲に属する被告製品についての実験結果（乙６）とも矛盾していない。
したがって，本件では，原データが提出されなくとも，前記各試験例の信用性を肯定することができる。
(ｳ)また，一審被告は，本件発明の全ての課題が解決されたことを示す試験例は一つもないなどと主張している。


しかし，一審被告がいう課題とは，本件明細書の【０００９】及び【００１０】に記載された課題であるが，これらのうち各種疾患に対する効能は特許請求の範囲には記載されていないから，そもそも本件発明の課題とはいえない。そして，美容上の効能についていえば，本件発明が，含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を組成物中に保持し，持続的に経皮吸収させることができる点に特徴を有するものであることからすると，そのような特徴が発揮されれば公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚，毛根の新陳代謝の活発化などの効果が得られるであろうことは，公知技術に係る技術常識に照らして合理的に理解することができるから，本件明細書の【０００９】及び【００１０】に記載された効能（美容上の効能）の全てについての試験例がなくとも，発明が未完成とはいえない。また，炭酸塩と酸を反応させれば二酸化炭素が発生することは技術常識といえる（【００３９】，【００６５】，乙１ないし３，８，７８ないし８０）から，本件発明の組成物と比較して発泡性や気泡の持続性が同じか，劣る組成物を使用した試験例を参照して本件発明の作用効果を確認することが許されることは，前記(3)ア（原判決４１頁１９行目～同４２頁２２行目）において判示したとおりである。(ｴ)さらに，一審被告は，本件発明には科学的根拠がないなどと主張し，一審原告の製品を用いて本件明細書の試験例１３（腕の部分痩せ試験）の追試を行ったものとして，乙１９の実験結果報告書を提出するとともに，医学博士による乙２１の意見書等を提出している。確かに，乙１９では腕の部分痩せの効果がうかがえないが，本件発明の目的や作用効果の性質上，ある程度の個人差が生ずるのはやむを得ない（乙７，３６も参照）から，これによって直ちに本件明細書の試験例の信用性が否定されるとはいえないし，試験例記載のような極めて良好な結果が生じることが本件発明の効果として必須のものとも認められないから，乙１９の結果をもって本件発明が未完成であるとも認められない。また，乙２１の意見書においては，本件明細書に記載のある全ての疾患・病態に対して，本物質の人への使用に当たっての有効性及び安全性についての科学的根拠の欠如が著しく，課題が解決しているとは到底認識できるものではないとの記載があるが，本件発明を利用すれば，公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚，毛根の新陳代謝の活発化などの効果が得られるであろうことは，当該公知技術に係る技術常識に照らして合理的に理解することができることは既に指摘したとおりである（なお，各種疾患に対する効能は，特許請求の範囲には含まれていない。）。したがって，効果の予測できない新規化合物の場合のように，乙２１がいうようなシステマティックレビューや一つ以上のランダム比較試験等の強いエビデンスレベルの根拠がないからといって，発明が未完成であるとはいえず，このことは乙２０についても同様である。また，一審被告が提出している乙３６の実験結果によると，粘性のない液状のものを使用した場合が最も皮膚の赤みに差が生じたとされているが，液状のものの製造方法等が不明であることに照らすと，乙３６の実験結果を直ちに採用することはできない。一審被告は，乙３５等に基づいて，被告製品を含む二酸化炭素経皮吸収剤の効果は，気泡状二酸化炭素ではなく水に溶解した二酸化炭素によってもたらされるものである（から気泡状二酸化炭素の存在は意味がない）とも指摘するが，本件発明も組成物中の気泡状二酸化炭素がそのまま経皮吸収されることを前提としているわけではないから，失当である。さらに，一審被告は乙２３を提出し，徐放性で気泡が少ない炭酸ガスパック剤（サンプルＡ）よりも，混合時に大量の二酸化炭素を発生させる気泡が多い炭酸ガスパック剤（サンプルＢ）の方が二酸化炭素の経皮透過量（吸収率）はむしろ低いなどと主張しているが，二酸化炭素の放出能力（二酸化炭素の発生が急激であるかどうか）それ自体は，本件発明の技術的特徴とは直ちに関係しないから，乙２３によっても本件発明の作用効果は否定されない。
(ｵ)以上のとおり，本件発明が未完成であるという一審被告の主張は失当である。」
ウ原判決４６頁２６行目～４７頁１２行目を次のとおり改める。「しかし，本件明細書に作用効果が生ずる機序が記載されていないからといって，直ちに実施可能要件違反，サポート要件違反の問題が生ずるものではない。また，本件発明を利用することにより，二酸化炭素の血行促進作用による皮膚，毛根の新陳代謝の活発化などの効果が得られるであろうことを，技術常識に照らして合理的に理解することができることは既に再三指摘したとおりであるところ，この認定を単なる一般的，抽象的可能性を指摘するだけで覆すことはできない。一審被告は，本件出願の経過における一審原告の主張を引用して，血行促進作用以外のプラスαの作用が関連しているなどとも主張しているが，本件発明が，血行促進作用を利用した発明として実施可能要件，サポート要件を満たしていると考えられるのであれば，本件発明の作用効果とは異なるプラスαの作用効果について記載がないとしても，そのことによって前記記載要件違反の問題が生ずるものではない。
したがって，一審被告の主張は失当である。」
(2)乙８を主引用例とする進歩性欠如（争点３－４）についてア乙８の記載によれば，乙８公報には，次の(ｱ)及び(ｲ)のとおりの鐘紡発明（鐘紡発明１及び２）が記載されており，また，本件発明と鐘紡発明を対比すると，少なくとも次の(ｳ)のとおりの相違点（本件相違点）があると認められる。
(ｱ)鐘紡発明１
ａ炭酸ガスによる血行促進作用によって皮膚を賦活化させるための２
剤型の発泡性化粧料であって，
ｂ酸を含有する水溶液と，炭酸塩と水溶性高分子及び／又は粘土鉱物
を含有する固型物の組合せからなり，
ｃ酸を含有する水溶液と，炭酸塩と水溶性高分子及び／又は粘土鉱物を含有する固型物を混合することにより組成物が得られ，ｄ前記組成物中の前記水溶性高分子及び／又は粘土鉱物の含有量が約１．８ｗｔ％である２剤型の発泡性化粧料。
(ｲ)鐘紡発明２
ａ炭酸ガスによる血行促進作用によって皮膚を賦活化させるための２
剤型の発泡性化粧料であって，
ｂ酸を含有する水溶液と，炭酸塩と水溶性高分子及び／又は粘土鉱物を常温固型のポリエチレングリコールで被覆した固型物の組合せから
なり，
ｃ酸を含有する水溶液と，炭酸塩と水溶性高分子及び／又は粘土鉱物を常温固型のポリエチレングリコールで被覆した固型物とを混合する
ことにより得られる
ｄ２剤型の発泡性化粧料。


(ｳ)本件発明１と鐘紡発明の相違点（本件相違点）本件発明１は，「水及び増粘剤を含む粘性組成物」（構成要件Ｂ）と「炭酸塩及び酸を含む，複合顆粒剤，複合細粒剤，または複合粉末剤」（構成要件Ｃ）の組合せからなり，これらを混合して組成物を得るものであるのに対し，鐘紡発明（鐘紡発明１及び２）は，酸を含有する水溶液と，炭酸塩と水溶性高分子等を含有する固型物の組合せからなり，これらを混合して組成物を得るものである点。
イ本件相違点についての検討
鐘紡発明１は，乙８公報において比較例として記載されているものであって，ガス保留性の向上を目的とする乙８公報の中にあっては，そのガス保留性に著しく劣るなどの課題があると位置付けられている技術であるから，同発明にガス保留性を高める動機付け自体はあるといえる。しかしながら，乙８公報においては，当該課題を解決するために，酸を含有する水溶液である第１剤と，炭酸塩及びアルギン酸ナトリウム等の水溶性高分子をポリエチレングリコールで被覆した第２剤の組合せとする構成を採用し，かかる構成を採用した結果，用時混合の際に，炭酸ガスの泡が徐々に発生すると共に水溶性高分子等の粘性によって安定な泡を生成し，ガス保留性が高まることを見出して，鐘紡発明２を完成するに至ったものと認められる（乙８の１頁右欄５行目～１３行目）。
そうすると，前記課題（ガス保留性の向上）を解決するための構成であるポリエチレングリコールで被覆した水溶性高分子等の固形物について，乙８にはゲル化に関する示唆は何ら存しないにもかかわらず，通常のパック剤に使用されるからといって，あえてポリエチレングリコールによる被覆を外してゲル化しておくようにする動機付けがあるとはいえない。したがって，本件相違点は容易想到とはいえない。
ウ一審被告の主張について
(ｱ)一審被告は，当審において新たな証拠を提出して，ジェルと粉末の組合せは周知慣用技術であり，アルギン酸ナトリウムの溶解には時間がかかるので事前溶解の必要性があることも周知の技術常識であったことから，鐘紡発明をアルギン酸ナトリウムの含水組成物が事前調製されているものに変更する動機付けがあり，したがって，本件発明１は鐘紡発明及び周知慣用技術から当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張する。
しかしながら，乙８公報には，アルギン酸ナトリウムに溶解性の問題があることは特に記載されておらず，むしろ，ガス保留性を改善するという課題の解決手段として第２剤をポリエチレングリコールで被覆した水溶性高分子等の固形物にすることが記載されているところ，アルギン酸ナトリウムの事前溶解に関する周知慣用技術を適用して，前記固形物を事前調製された含水粘性組成物に変更しようとすると，前記課題の解決手段である固形物の形態自体が失われてしまうという問題が生じることが明らかである。
したがって，乙８公報に接した当業者が，引用発明に対してわざわざそのような変更を行うとはいえず，一審被告の主張は理由がない。(ｲ)一審被告は，炭酸塩と酸の反応による気泡状の二酸化炭素の発生速度が非常に速いため，鐘紡発明においては，アルギン酸ナトリウムの気泡安定化効果及び閉じ込め効果が発動するまでの間に発生した気泡状の二酸化炭素は，崩壊するか又は拡散してしまい，依然として持続性の問題が残ることは当業者には明らかであって，「持続性の更なる向上」が課題として残るといえ，このことは，乙１５２にママコの形成を防ぐ手段として，粉末をコーティング（被覆と同義）する方法が記載されているが，それが本質的な解決にならないと明記されていることからも裏付けられる，などと主張する。
しかしながら，炭酸塩と酸を直接反応させるのではなく，酸を含んだ水と，ポリエチレングリコールで被覆した炭酸塩と水溶性高分子とを反応させた場合においても，同様に「持続性の更なる向上」の課題が残ると断定できるかどうかには疑問がある（現に，乙８においては，安定な泡を生成し，ガス保留性が高まるとされている。）。一審被告は，被覆によっては，ママコ発生の問題を解決できないから，炭酸塩と酸が先行して反応してしまうという事態を防止することはできないことを示すものとして乙１５２を提出しているものと考えられるが，乙１５２の記載は，ママコを生じやすい粉末糊料（主成分）について，ポリビニルアルコール等のママコを生じにくい粉末糊料（主成分とは別の糊料）で被覆すると，主成分である糊料の特性が阻害され，糊液粘度も変動するというものであって，ママコ発生とは関係のない問題点を指摘しているのにとどまるから，一審被告の主張の裏付けとなるものではない。エ以上によれば，本件発明は，乙８及び周知慣用技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではなく，乙８を主引用例とする進歩性欠如によって無効とされるべきものであるとは認められない。(3)冒認又は共同出願義務違反（争点３－５）についてア一審被告が提出した冒認又は共同出願義務違反の主張については，一審原告が時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるものとして却下されるべきである旨主張しており，現に原審においては，審理の経過に鑑み，そのような判断がなされている。
しかしながら，一審被告が説明する冒認の主張を追加するに至った経緯や，原審及び当審を通じた本件の審理経過等に鑑みれば，控訴審の第１回期日までに控訴理由としてその主張を追加することが時機に後れているとまではいえず，ほかに当審において同主張を時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるものとして却下すべき事由があるとは認められない。イそこで，一審被告の主張の当否について検討するに，本件発明の技術的特徴（特徴的部分）が，含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を組成物中に保持し，持続的に経皮吸収させることができる点にあると認められることは既に説示したとおりであるから，これを前提にまず本件発明が完成に至るまでの経緯をみることとする。


この点につき，証人Ｐは，要旨，①酸と炭酸塩の反応から二酸化炭素を発生させる組成物として，酸の溶けたジェルと炭酸塩の溶けたジェルを混合させる組成物を試作したが，当該試作品では，混合すると酸と炭酸塩の反応が即座に起こってしまい，発生した炭酸ガスが空気中に逃げてしまう現象が確認されたこと，②カネボウフーズの「ねるねる」シリーズの知育菓子（本件菓子）は，粉末状の材料に水を入れてジェルを形成し，そこに酸の顆粒を加えて混ぜると発泡するものであり，ジェルの全体に炭酸ガスが行き渡って持続することが目に見えて分かるものであったので，その技術情報を教えてもらうために，平成９年３月にカネボウフーズの食品研究所を訪ねたこと，③そこで，アルギン酸ナトリウムはしっかりとしたジェルを形成することができ，離水現象が起きにくい反面，水に溶けにくい性質があることなどを教えてもらい，それらを製剤研究部のＱに伝えて試作を依頼したこと，④試作の過程では，更に同じ製剤研究部のＲの協力も得て試作品の作成及び改善を進め，Ｑはジェルの調合等を担当し，Ｒはワックスの技術などを使って顆粒について酸が徐々に溶け出すような工夫を行ったこと，などを証言しており，これによれば，Ｐはカネボウフーズの食品研究所に話を聞きに行く時点で既に含水粘性組成物を二酸化炭素保持の目的で利用する着想を得ていたと認められる。
また，証人Ｓは，要旨，①そもそも２剤式の製剤を考案したのは，炭酸ガスと床擦れのキーワードで文献を調査していたときに，花王のバブを用いた床擦れの治療法を発見したのがきっかけであったこと，②当該治療法は，洗面器に水を張ってその中に花王のバブを砕いたものを入れ，その中にガーゼを浸して，そのガーゼを患部に当てるという方法であったが，有効成分の炭酸ガスがどんどん空気中に放散されてしまうので，洗面器の中の水が仮にジェルであればより濃度を高く保って炭酸ガスを封じ込めることができるのではないかと考えたこと，③当初Ｐに提案した２剤式の製剤は，炭酸水素ナトリウムを含むジェル剤と単独の酸の粉末の２剤からなるものであったこと，④かかる研究開発を始めたのは平成９年２月頃のことであったこと，⑤Ｐからカネボウフーズの食品研究所に行く話を聞いたことはあるが，既にそこそこの結果が出ていたので，わざわざ話を聞きに行くまでもないと言った記憶があること，⑥同年３月後半には，酸単独の粉末剤を酸を含む顆粒剤に変更するなどして二酸化炭素がうまく発生するようになっていたこと，⑦その後もジェルの改良や粉末，顆粒の研究開発などを進め，ジェルに関しては，ジェルの濃度を高めることによって，今までできなかった酸単独の粉末剤を入れても顆粒剤と同じようにジェル全体に気泡を発生させることができるようになったこと，⑧同年４月から自分の医院で患者の協力を得て開発中の炭酸製剤による治療を開始したこと，⑨その後，自ら使用して部分肥満改善効果や美容効果があることも発見したこと，⑩一審被告の主張に出てくるＱとは面識がなく，Ｒとは面識があるが，それは同年９月以降のことであって，飽くまでＰの補助者であると認識していたこと，などを証言しており，これによれば，着想を得た主体（ＰかＳか）や，Ｑらの関与の有無・程度に関する認識などの点において，Ｐの証言内容と一部食い違いが認められるものの，平成９年３月にＰがカネボウフーズの食品研究所を訪ねた時点で既に含水粘性組成物を二酸化炭素保持の目的で利用する着想を得ていたという点では，Ｐの証言内容と一致しているということができる。
他方で，ＱやＲがかかる着想を得るのに現実に関与したことを認めるに足る証拠はなく，また，その後の創作活動においても，同人らが単なる補助者としての地位にとどまらず，共同発明者としてＰやＳと一体的・連続的な協力関係の下に相応の貢献をしたといえるだけの具体的かつ客観的な事情の存在が裏付けられているとも認められない（Ｒに関しては本件訴訟への関与自体を拒絶しており，Ｑに関しては，同人の陳述書が乙１６９として提出されているものの，その内容は発明者と認定するには乏しいといわざるを得ない。）。
ウまた，一審被告はＳの発明者性を否定するが，Ｓが作成した陳述書（甲３８）の内容や同人の証言内容を併せ考慮すれば，同人は，１剤式から２剤式の製剤にアイデアを変更した経緯や，２剤式に変更してから前記着想を得て具体化するまでの試行錯誤の経緯，化粧品としての効果を発見した経緯等，最終的に化粧料のキットとして本件発明が完成するまでの研究開発の経緯全般について，具体的な説明ができており，その供述ないし陳述には相応の信用性があるものというべきである。そして，ほかに，願書の記載に反して，あえて同人の発明者性を否定すべき事情があるとは認められない。
エ以上によれば，本件発明の技術的思想（含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を保持できる組成物とすること）の創作に現実に関与したのは，飽くまでＰとＳであって，ＲとＱが関与したのは，製品の具体化に向けて二酸化炭素の発生と保持を最適化する作業にすぎないというべきであるから，ＱとＲが本件発明の発明者であるとはいえず，また，Ｓの発明者性を否定することもできない。
したがって，一審被告の主張は，主位的主張（真の発明者はＰとＱの２名であるとの主張）及び予備的主張（真の発明者はＰとＱとＲの３名であるとの主張）共に理由がなく，本件発明が冒認出願であるとか，共同出願義務に違反してなされたものであるとはいえない。
(4)以上によれば，一審被告が主張する特許無効の抗弁はいずれも理由がなく，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
５補償金の額（争点４）について
(1)本件は，特許法６５条１項に基づく補償金請求の事案であるところ，一審被告の売上高や実施料率を検討する上で前提となる事実の認定については，原判決「事実及び理由」第３の６(1)及び(2)ア(ｱ)～(ｵ)（原判決５３頁２３行目～５８頁１８行目）に記載のとおりであるから，これらを引用する。
(2)実施料率の低下要因について


ア一審原告は，原判決が「二酸化炭素（炭酸ガス）を利用したパック化粧料は従来から販売等されていた」から，二酸化炭素を経皮吸収させるなどというだけでは，消費者の購入動機を形成するとは認められないと認定したのに対し，一審原告が知る限り，本件特許の原出願日である平成１１年５月６日より以前に二酸化炭素を経皮吸収させるパック化粧料は一切存在していなかったから，原判決の認定は誤りであると主張する。確かに，前記認定に供された証拠のうち，実際に販売された商品に関するものは，一審原告の商品カタログである甲６のみであり，その他は特許文献であるので，必ずしもそこに記載されている化粧料が商品化され，販売されているとはいえない。
もっとも，原判決の認定は，本件特許の被告製品の販売に対する寄与を論じる部分における認定であることからすると，そこでいう「従来から」の「従来」は，本件特許の原出願日ではなく，被告製品の販売時を基準とするものとみるのが相当であって，また，本件訴訟の係属後は一審被告から多数の競合品の存在が立証され（乙４６～７１），被告製品が存在しなくてもこれらの競合品が需要を吸収する旨の主張がなされていることも併せ考慮すると，本件特許の被告製品の販売に対する寄与を検討するに当たり，二酸化炭素を経皮吸収させるなどというだけでは，消費者の購入動機を形成するとは認められないと認定したことが，あながち誤った認定であるということはできない。
イ次に，一審原告は，乙２６の実験結果は信用性に欠けるものであり（甲３０），ブチレングリコールの配合の有無によらず，事前調製型と用時調製型とでは，撹拌終了後３０分経過時までの二酸化炭素の経皮吸収量に有意な差が認められるから（甲１５），「ブチレングリコールが５％配合されている場合の混合後３０分経過時までの二酸化炭素吸収量は，事前調製型と用時調製型とで有意な差異が認められない」として本件発明を実施したことの寄与は限定的であるとした原判決は妥当でない，と主張する。この点，被告製品は炭酸水素ナトリウム，クエン酸を含有するパウダー剤と，水，セルロースガム，キサンタンガム等を含有するジェル剤を混合するパック用化粧料のキットであって，正に本件発明の構成を有するものであるから，含水粘性組成物の粘性を利用して，二酸化炭素を組成物中に保持し，持続的に経皮吸収させることができるという本件発明の特徴を備えることは明らかである。そして，そうである以上，本件発明は，被告製品に全面的に寄与しているというべきなのであって，仮に本件発明とは構成が異なるが効果は異ならない製品が存在し得たとしても，そのことによって本件発明の寄与が限定的なものになるわけではない。また，仮にこの点を措くとしても，乙２６の実験は，被告製品を用いた対比実験ではなく，実施例４４とその改変キット（粘性組成物中の水を酸成分に添加しておくことにより，実施例４４のキットを一審被告主張の「用時調製型」のキットに改変したもの）という，被告製品とは構成が異なるキットを用いて対比実験を行ったものにすぎない（ブチレングリコールの配合量が同じであるかどうかも定かでない）のであるから，その一例をもって直ちに被告製品において（あるいは，ブチレングリコールを配合した製品において）本件発明の構成を採用したこと（本件発明を実施したこと）の寄与が限定的であるということはできないし，ほかに被告製品における本件発明の寄与が限定的であるとみるべき具体的事情はない。したがって，いずれにせよ原判決が乙２６の実験結果に基づいて被告製品において本件発明を実施したことの寄与が限定的であると認定したのは相当でないというべきであり，一審原告の主張は，乙２６の実験結果の信用性について論じるまでもなく，かかる点を指摘する限度で理由がある。ウ他方，一審被告は，①一審被告が採用するＭＬＭの販売手法は資本を投下して形成された特別な人的ネットワークに基づくものであって，通常よりも営業コストが高いと推認できること，②一審原告は特許権の行使を主たる事業とする会社であり，平均的な実施料率を判断の基礎とすること自体に疑問がある上，仮に判断の基礎とするにしても，競争促進の観点から実施料率は通常の特許侵害訴訟の場合に比較して低減されるべきであることなどを理由に，本件における実施料率が●●●●●●ことはないと主張する。
しかしながら，前記①の点については，ＭＬＭという販売手法を採用しているからといって，直ちにそれが通常よりも実施料率を低減させるべき事情になるとはいえないし，前記②の点についても，一審原告の特許権行使が実施料率の面で差別的扱いを受けなければならないほどに競争促進の観点から問題のあるものと認めるに足りる証拠はないから，その主張は理由がない。
また，一審被告が原審において主張したその他の事情についても，いずれも通常より実施料率を低減させるべき要因として特に取り上げるべきといえるほどの事情であるとは認められない。
以上によれば，実施料率の低下要因に関する一審被告の主張はいずれも理由がない。
(3)以上の認定判断を踏まえ，被告製品の販売に関する相当な実施料率を検討するに，本件発明の内容及び作用効果，被告製品の構成，一審原告が保有する別件特許に係る紛争の和解内容や別件訴訟における実施料率の認定，本件発明の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率の値に加えて，本件が訴訟提起にまで至った事案であることや，被告製品における本件発明の寄与が特に限定的であるとは認められないこと等の諸事情を勘案すれば，一審被告が本件発明の実施に対し受けるべき補償金の額を算定するに当たっての実施料率は●●●●●●●●●相当である。
そうすると，一審被告が一審原告に対し支払うべき補償金の額は，次のとおり，２１５４万０５７８万円と認められる。
（計算式）●●●●●●●●●●●●●●●●＝２１５４万０５７８円
（１円未満四捨五入）
(4)以上によれば，一審原告の一審被告に対する請求は，２１５４万０５７８円及びこれに対する平成２７年９月５日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がないことに帰する。
第４結論
以上のとおり，一審原告の控訴は理由があるので，これに基づいて前記の限度で原判決を変更することとし，一審被告の控訴は理由がないのでこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴    岡    稔    彦
裁判官
寺    田    利    彦
裁判官
間    明    宏    充


平成２５年１月３０日判決言渡
平成２４年（ネ）第１００３０号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地裁平成２０年（ワ）第３３５３６号）
口頭弁論終結日平成２４年１０月２５日
判                    決
控訴人          メディ   キット   株式会   社控訴人          東郷メディキット株式会社
両名訴訟代理人弁護士    田中成   志
同                      平出貴   和同                      板井典   子同                      山田    徹同                      森       修一郎
同補佐人弁理士          豊岡静   男
同                      櫻井義   宏同                      高松俊   雄被控訴   人        フェイ   ズ・メ   ディカ   ル・
インコ   ーポレ   ーテッ   ド
訴訟代理人弁護士        片山英   二
同                      本多広   和同        弁理士        日野真   美補佐人   弁理士          黒川    恵同                      杉山共   永
主                    文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中，控訴人ら敗訴部分を取り消す。
２被控訴人の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許（出願日：昭和６３年４月２８日。登録日：平成９年５月９日。特許第２６４７１３２号。平成２０年４月２８日存続期間満了。以下「本件特許１」といい，その特許権を「本件特許権１」，訂正２０１０－３９００１７号審決により訂正された特許請求の範囲請求項１記載の発明を「本件訂正発明１」という。）の特許権者であったＡから本件特許権１に基づく権利の全てを譲り受け，かつ，発明の名称を「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許（出願日：平成６年１１月１５日。登録日：平成８年１２月５日。以下「本件特許２」といい，その特許権を「本件特許権２」といい，その特許請求の範囲請求項１，３，５，７，８記載の発明を「本件発明２－１」，「本件発明２－３」，「本件発明２－５」，「本件発明２－７」，「本件発明２－８」といい，本件訂正発明１と併せて「本件各発明」という。なお，本件特許２の請求項２，４，６記載の発明は，請求原因として主張されていない。）の特許権者である被控訴人（１審原告）が，控訴人ら（１審被告ら）の製造，販売等していた原判決別紙物件目録記載の医療器具（以下「被告製品」という。）は上記各特許権を侵害するとして，本件特許権２に基づき，特許法１００条１項により被告製品の製造，販売等の差止めを求めるとともに，本件特許権１及び本件特許権２を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき，連帯して特許法１０２条３項による損害７億４２８０万円及び弁護士費用７４２８万円の合計８億１７０８万円並びにこれに対する平成２０年１１月２６（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２原審の東京地裁は，平成２４年２月７日，①被告製品は本件各発明の技術的範囲に属する，②本件特許２の請求項１，３，５は，いずれも進歩性の欠如により特許無効審判により無効とされるべきものであるが，本件特許１の請求項１及び本件特許２の請求項７，８は，いずれも特許無効審判により無効とされるべきものではない，③控訴人らは，平成１９年５月１日から平成２２年９月２３日までの間，共同して被告製品を製造し，販売し，輸出していたから，平成１９年５月１日から本件特許権１の存続期間満了日である平成２０年４月２８日までの間は本件訂正発明１に係る本件特許権１及び本件発明２－７，２－８に係る本件特許権２を侵害し，平成２０年４月２９日から平成２２年９月２３日までの間は本件発明２－７，２－８に係る本件特許権２を侵害したものであり，上記各特許権の侵害により生じた損害について，連帯して損害賠償責任を負うとして，被控訴人の控訴人らに対する請求を，損害合計１億１６６８万７９１１円（損害元本として特許法１０２条３項による損害９９９５万３９６６円及び弁護士費用９９９万５３９６円の合計１億０９９４万９３６２円並びに平成２２年９月２３日までの確定遅延損害金合計６７３万８５４９円の合計）及びうち１億０９９４万９３６２円に対する平成２２年９月２４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その余を棄却した。
そこで，控訴人らは，これを不服として本件控訴を提起した。
第３当事者の主張
１前提事実，争点及び当事の主張は，次に付加するほか，原判決「事実及び理由」欄の第２の１及び２（原判決２頁８行目から６６頁８行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する（略称は，本判決で注記したもののほか，原判決のものを用いる。）。
２当審における控訴人らの主張
(1)本件訂正発明１に係る特許の無効理由
ア本件訂正発明１の容易想到性
本件訂正発明１は，乙９の１記載の発明（以下「乙９の１発明」という。）に，乙９の２～６，９の１０，９の１３～１５，９の１６～１８，９の２０～２５，９の２９，９の３０，９の３５～４０，９の４２，９の４９に記載の周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。
すなわち，本件において各証拠から認定される周知技術は，技術分野を問わず「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」である。そして，本件訂正発明１のように，使用時に，針の先端を突出したままで使用し，使用後，ラッチを押し込み，バネの力により，針を中空なハンドル内に収納するような構成は，乙９の１発明に上記周知技術を適用すれば，容易に想到できたものである。
イ本件訂正発明１に係る無効理由を時機に後れた攻撃防御方法として却下した
誤り


控訴人らの原審第２４準備書面は，従前の控訴人らの主張を本件特許１に係る審決取消訴訟である知財高裁平成２１年（行ケ）第１０３８１号同２２年１１月３０日判決の判示に照らして整理したものにすぎず，時機に後れた攻撃防御方法とはいえないものであり，その内容に照らし，訴訟の完結を遅延させることとなるものでもない。
また，控訴人らの原審第２８準備書面は，従前の控訴人らの主張をまとめるとともに，乙３２の１，２として，日本を代表する漫画家である手塚治虫の作品「ビッグＸ」（以下「ビッグＸ」という。）において，シャープペンシル型の注射器（使用後に針を筒の中に引きこむ注射器）が重要アイテムとして使用されており，使用時にのみ針を突出するシャープペンシル型の注射器が国民に広く知られていることを補足したものである。当該証拠は，約３０年前に刊行された漫画であり，調査に期間が掛かるのはやむを得ず，時機に後れた攻撃防御方法とはいえない上，その内容に照らし，訴訟の完結を遅延させることとなるものでもなく，当該主張がその時期になされたことにつき，控訴人らに故意も重過失もない。したがって，これらの攻撃防御方法を却下した原判決は誤りであり，上記各準備書面及び証拠をも踏まえて，本件訂正発明１について審理がなされる必要がある。(2)本件発明２－７，２－８に係る特許の無効理由
ア本件発明２－７，２－８の容易想到性
(ｱ)５０５号明細書を主引用例とする無効理由
本件発明２－７，２－８は，いずれも乙４３（米国特許第５１３５５０５号明細書（以下「５０５号明細書」という。））に記載された発明（以下「５０５号発明」という。）及び乙１１の２等に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。
ａ本件発明２－７について
(a)５０５号発明
５０５号明細書には，
「カニューレ１１９を患者の中に挿入しその後で患者内にあった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される保護カテーテル装置であって，前記患者に突き刺し前記カニューレ１１９を前記患者内の定位置に案内し運ぶための針１０３であって，少なくとも１つの鋭い端を備えた軸を有する針１０３と，前記人々の指が届かないように前記針１０３の少なくとも鋭い端を封包するよう
になされたバレル部材１０５と，
前記鋭い端がバレル部材１０５から突出した状態で前記軸をバレル部材１０５に固着するためのエルボ１１３ａおよびエルボ１１３ｂと，前記エルボ１１３ａおよびエルボ１１３ｂによる固着を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をバレル部材内へ実質的に永久的に後退させるためのハンドル１０９とから成り，前記ハンドル１０９は針１０３の軸よりも実質的に短い振幅の単純な一体運動により手動で作動可能であり，前記針１０３の中からの血液を収容すると共に，前記後退の際および後退の後にも，針１０３と固定されており，血液を包囲し続ける溜め１１７とを更に備えることを特徴とする保護カテーテル装置。」
の発明（５０５号発明）が記載されている。(b)周知技術乙１１の２等によれば，「機械設計において，衝撃の効果を軽減するため，または急速に動く物体を，それが所定の距離を動いた後に急速に減速するために，緩衝器がしばしば必要であること」は，あらゆる技術分野において共通する周知の課題及び周知技術であったと認められる（以下，この周知技術を「エネルギー吸収手段の周知技術」という。）。
乙１６の６及び乙２４の７によれば，「カテーテルを挿入する医療器具において，針基（ハブ）内部にフラッシュバックを設けること」及び「カテーテルを体内に挿入するための挿入針を使用後に後退させる方式のカテーテルにおいて，挿入針の中からの血液を収容保持するフラッシュバック室を針のハブ内部に設け，フラッシュバック室のプラグとして，空気は透過するが，血液は透過しない多孔質の材料とすること」が周知技術であったと認められる（以下，この周知技術を「フラッシュバック室の周知技術」という。）。
(c)本件発明２－７と５０５号発明との対比
フラッシュバック室の周知技術及び技術常識に照らせば，５０５号発明の「溜め１１７」は，針基にフラッシュ血液が流入するように設けられたフラッシュバック室に相当することが理解でき，この周知技術のフラッシュバック室は「後退によって生ずる力に抗して」「血液を確実に保持する」との技術的意義を充足するものであるから，５０５号発明の「溜め１１７」は，本件発明２－７の「前記後退によって生ずる力に抗して，前記針が後退する間に及び該後退の後に，前記血液を確実に保持するための収容／保持手段」に相当する。
したがって，本件発明２－７と５０５号発明とを対比すると，「カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において，患者を穿刺し，前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって，少なくとも１つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と，人の指が届かないように，少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになさ
れた中空のハンドルと，
前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固
定する固定手段と，
前記固定手段を解除し，前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除／後退手段であって，前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除／後
退手段と，
前記中空針の中からの血液を収容する共に，前記後退によって生ずる力に抗して，前記針が後退する間に及び該後退の後に，前記血液を確実に保持するための収容／
保持手段とを更に備える
ことを特徴とする安全装置。」
である点で一致し，
本件発明２－７は，「前記後退のエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段」を有するのに対し，５０５号発明はこのような「エネルギ吸収手段」を備えていない点で相違する。
(d)相違点の容易想到性


５０５号発明も乙１１の２も，医療関係者が針を患者に穿刺する操作を行うものであり，使用後の針が後退手段により自動的に後退し，ハンドル内に収まる機構である点で共通する。そして，５０５号発明は，針が患者の体内にある間にラッチ操作をした場合，患者の組織が傷ついたり，不随意に注射器内に患者の血液を吸引したりするという危険性のあることを前提とし，乙１１の２に記載された周知技術と同様に，後退手段を用いた患者からの急速な針の引抜きにより，患者の組織が傷ついたり，不随意に注射器内に患者の血液を吸引したりするのを防止することを解決課題としていると解するのが自然である。
以上によれば，５０５号発明においても，患者を保護するという解決課題を実現するため，乙１１の２に記載された弾性制動手段を用いることによって，針の後退速度を減少させるとの構成を適用することが困難であるという理由はない。したがって，５０５号発明において，乙１１の２に記載されたエネルギー吸収手段の周知技術を適用して，相違点の構成とすることは，当業者が容易に想到できたことである。   本件発明２－８について
(a)本件発明２－８と５０５号発明との対比
本件発明２－８と５０５号発明とを対比すると，
「カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において，患者を穿刺し，前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって，少なくとも１つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と，人の指が届かないように，少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになさ
れた中空のハンドルと，
前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固
定する固定手段と，
前記固定手段を解除し，前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除／後退手段であって，前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除／後
退手段と，
前記中空針の中からの血液を収容すると共に，前記後退によって生ずる力に抗して，前記針が後退する間に及び該後退の後に，前記血液を確実に保持するための収
容／保持手段と
前記収容／保持手段が，前記針と共に運動するように固定された室を備え，前記後退によって生ずる力から前記室の内部を隔離するための隔離手段を更に備えるを備えることを特徴とする安全装置。」
である点で一致し，
本件発明２－８では，「前記後退のエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段」を有するのに対し，５０５号発明はこのような「エネルギ吸収手段」を備えていない点で相違する。
(b)相違点の容易想到性
上記相違点が当業者に容易想到であることは，上記ａ(d)のとおりである。
(ｲ)乙１１の１を主引用例とする無効理由
本件発明２－７，２－８は，いずれも乙１１の１に記載された発明（以下「乙１１の１発明」という。）及び５０５号明細書並びに後記相違点①に係る周知技術（乙１１の２等）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。
ａ乙１１の１発明
乙１１の１には，
「カニューレを患者の中に挿入しその後で患者内にあった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される安全装置であって，前記患者に突き刺し前記カニューレを前記患者内の定位置に案内し運ぶための針であって，少なくとも１つの鋭い端を備えた軸を有する針と，前記人々の指が届かないように前記針の少なくとも鋭い端を封包するようにされ
た中空ハンドルと，
前記鋭い端がハンドルから突出した状態で前記軸をハンドルに固着するための手
段と，
前記固着手段を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をハンドル内へ実質的に永久的に後退させるための手段とから成り，前記解除および後退手段は針の軸よりも実質的に短い振幅の単純な一体運動により手動で作動可能である針を把持するキャリヤブロックの大きな端とハンドルの内側孔とは流体密封しており，針を把持するキャリヤブロックの後面はデルリン製であり，完全に後退した
ときにハンドルの内側ストッパ部分に着座する
安全装置。」
の発明（乙１１の１発明）が記載されている。
ｂ(a)本件発明２－７と乙１１の１発明との対比
本件発明２－７と乙１１の１発明とを対比すると，
本件発明２－７は，「①中空針が後退するエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段があるとともに，②中空針の中からの血液を収容するとともに，中空針の後退によって生ずる力に抗して，中空針が後退する間と中空針が後退した後に，血液を確実に保持するための収容／保持手段」があるのに対し，乙１１－１発明①では，これらがない点で相違する。
(b)本件発明２－８と乙１１の１発明との対比
本件発明２－８と乙１１の１発明とを対比すると，
本件発明２－８では，「①中空針が後退するエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段があるとともに，②中空針の中からの血液を収容するとともに，中空針の後退によって生ずる力に抗して，中空針が後退する間と中空針が後退した後に，血液を確実に保持するための収容／保持手段が，中空針の後退によって生じる力から中空針と共に運動するように固定された室の内部を隔離するための隔離手段」を備えるのに対し，乙１１－１発明は，これらがない点で相違する。
ｃ相違点の容易想到性
(a)上記相違点①が乙１１の２，１２，１３，１４及び乙１６の９との組合せにより当業者に容易想到であることは当事者間に争いがない（本件発明２－１，２－３，２－５に係る特許は既に無効とされた。）。
(b)５０５号明細書において，「前記針１０３の中からの血液を収容すると共に，前記後退の際および後退の後にも，針１０３と固定されており，血液を包囲し続ける溜め１１７とを更に備える」の「溜め１１７」は，針１０３と固定されており，針１０３の後退に際しては針１０３と共に運動することから血液と針との間に相対的な運動を生じないものであるから，「前記後退によって生ずる力に抗して，前記針が後退する間に及び該後退の後に，前記血液を確実に保持するための収容／保持手段」に該当する。


乙１１の１発明と５０５号明細書は，課題の共通性（同一性），構成の同一性（技術分野の同一性）があり，かつ，５０５号明細書には，「４，７４７，８３１５／１９８８Kulli」（１頁左欄）として，乙１１の１に対応する米国特許明細書が参照されるものであることが明記されており，両者の構成を組み合わせる可能性について明示的に示唆がある。したがって，フラッシュバック室の存在しない乙１１の１発明において，使用後に，ばねの力を用いて針を装置内に引き込むカニューレ挿入装置として構成を全く同じくする５０５号明細書の「膜１０８ｄ」を有する「溜め１１７」を採用することは，当業者が容易に成し得たものである。また，血液の流入を確認し，血液を保持するフラッシュバック室は，通常のカニューレ挿入装置において広く周知であったのであり（乙１６の６～９等，乙９の３７，３８等），特に乙１１号の１や５０５号明細書のような，ばねの力により針を引き込む型のカニューレ挿入装置についても，５０５号明細書に「膜１０８ｄ」を有する「溜め１１７」が明示されている以上，乙１１の１において「膜１０８ｄ」を有する「溜め１１７」の構成を採用しない理由はない。
そして，乙１１の１発明において，「膜１０８ｄ」を有する「溜め１１７」を採用すれば，「前記後退によって生ずる力に抗して，前記針が後退する間に及び該後退の後に，前記血液を確実に保持するための収容／保持手段」（本件発明２－７との相違点②），「前記収容／保持手段が，前記針と共に運動するように固定された室を備え，前記後退によって生ずる力から前記室の内部を隔離するための隔離手段」（本件発明２－８との相違点②）を備えるものであり，当業者は容易に本件発明２－７及び本件発明２－８に想到するものである。
イ本件発明２－７，２－８に係る無効理由を時機に後れた攻撃防御方法として
却下した誤り
原審は，平成２３年９月１日第２回口頭弁論期日において，控訴人らの平成２３年５月   ９日付   け第２   ５準備   書面，   平成２   ３年８   月３０   日付け   第２８   準備書面「二」（３頁～４頁）及び乙１１の２６，乙１７の１，２，乙１８，乙１９の１～６，乙２１～２３，乙２４の１～７（判決注：乙２４の１は，５０５号明細書であり，当審において乙４３として提出されている。）をいずれも時機に後れた攻撃防御方法として却下し，平成２３年８月４日付け第２７準備書面中の米国特許第５１３５５０５号を主引例とする無効主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下した。
しかし，これらの攻撃防御方法を却下したことは，いずれも誤りである。控訴人らの原審第２５準備書面は，５０５号明細書を主引用例とする無効主張であるが，５０５号明細書は，本件発明２－７，２－８とほとんど同じ構成の発明が記載されたものであり，わずかに存在する相違点についても，いずれも本件発明２－１，２－３，２－５に係る特許が無効とされたのと全く同じ理由で容易想到であることが明らかであり，同証拠及び主張の提出は，その内容に照らし訴訟の完結を遅延させることとなるものでもない。また，当該主張立証がその時期になされたことにつき，控訴人らに故意も重過失もあったとはいえない。日本国外の米国特許明細書である５０５号明細書の提出がこの時期に至ったことは，控訴人らにおいて真にやむを得ないものであった。
これに対して，無効２０１１－８０００６１号事件（以下「無効６１号事件」という。）において，被控訴人は，当初，訂正請求が可能な時期において訂正請求を意図的に行わず，原審における原告の主張（本件特許２の請求項８を訂正することを前提とした主張）と明らかに矛盾する対応をしており，控訴人らとしては苦慮していた。このことから，特許庁より，口頭審理前に，被控訴人に対して，職権による無効理由通知がなされ，これに対して，被控訴人は，原審口頭弁論終結後の平成２３年１１月４日付けで訂正請求を行ったものである。被控訴人の上記訂正にかかる遅延がなければ，上記無効審判事件の手続がより早く進行したことは確実であり，控訴人らの被った不利益は図り知れない。
以上の経緯に鑑みれば，控訴人らの上記主張立証は，時機に後れた攻撃防御方法ではなく，その内容に照らし訴訟の完結を遅延させることとなるものでもなく，また，当該主張立証がその時期になされたことにつき控訴人らに故意も重過失もない。控訴人らの平成２３年８月４日付け第２７準備書面中の５０５号明細書を主引例とする無効主張も，第２５準備書面を補足したものであり，訴訟の完結を遅延させることとなるものでもなく，また，当該主張立証がその時期になされたことにつき，控訴人らに故意も重過失もない。
(3)特許法改正による控訴人らの不利益
平成２３年法律第６３号（以下「改正法」という。）により改正された特許法１０４条の４の規定によれば，侵害訴訟の判決が確定した場合には，その後に特許を無効とする審決が確定して特許が無効となっても，当該事由を再審の訴えにおいて主張することができないものとされたが，同条は，改正法の施行日（平成２４年４月１日）以降に提起された再審の訴えについて適用するものとしている（改正法附則２条１５項）。
特許法１０４条の４の規定の趣旨は，被告には侵害訴訟の審理の場において原告特許の有効性を争う機会が保証されていることから，侵害訴訟の判決確定後に，無効審判手続において特許を無効とする審決が確定した事実を再審の訴えにおいて主張することは許されないとしたものである（紛争の蒸し返し防止）。上記改正法の趣旨からすれば，特許法１０４条の４は，侵害訴訟において十分な主張立証がなされることを前提にした規定である。改正法成立前の時点であれば，侵害訴訟の判決確定後であっても，無効審判請求により特許を無効にすることによって，再審請求を行うことが可能であったのであるから，期限を設定して，その期限後の無効主張を一律に却下するという運用は可能であったのかもしれない。しかし，特許法１０４条の４は，侵害訴訟において攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられていることを前提に再審の制限を行っているであるから，原審のように一律に攻撃防御方法を却下するような運用は避けるべきである。


本件のように，改正法の公布，施行時をまたいで係属していた事件について，控訴人らの無効主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下すると，改正法の施行に伴い，控訴人らは予想外の著しい不利益を被ることになり，反面，被控訴人は改正法を奇貨として不当な利益を享受することになる。すなわち，改正法施行前に提起され審理されていた特許権侵害訴訟においては，判決確定後にも，被告は，特許を無効とする審決が確定した場合，再審の訴えにより確定判決を覆すことができることを前提として原審は訴訟指揮を行っていたのであるから，当該訴訟を改正法の適用対象とすることは，改正法施行前に提起された訴訟の被告に対して，不意打ちに当たる不利益を強いるものである。
したがって，本件訴訟においては，裁判所は，控訴人らに対して特許の有効性を争う機会を十分に与えるべきである。
(4)被告製品が本件発明２－７，２－８の技術的範囲に属しないことア仮に，本件発明２－７，２－８にかかる特許が有効であるとすれば，被告製品は，「収容／保持手段」を有さず，本件発明２－７，２－８の技術的範囲に属しないものであり，原判決は誤りである。
イ原判決は，「針基からフラッシュバック室に通じる穴が針基の後部上面の位置にあることが認められる」としつつ，「証拠（甲１６・２５の各１・２）によれば，針基とフラッシュバック室は，中空針の後退の際に生じる血液と中空針との相対的な運動による影響を受けることを阻止して，中空針が後退する間と中空針が後退した後に，血液を外管から外へ漏出させないことが認められ，この認定を覆すに足りる証拠はない。このため，被告製品は，２－７－ｂの構成を有する」（６８頁１４行目以下）と認定したが，この事実認定は誤りである。まず，中空針及び針基の後退により，フラッシュバック室の血液と中空針とが，相対的に運動するものであることは一見して明らかである。そして，その結果，「針基からフラッシュバック室に通じる穴」から「フラッシュバック室」に流入した血液は，内管の開口部であるフラッシュバック室の穴を通じて，外管の内部に入らざるを得ない（内管の開口部であるフラッシュバック室の穴がなくなるということはない。）。したがって，被告製品は，２－７－ｂの構成を認定できるものではない。ウさらに，原判決は，「被告製品のフラッシュバック室は，血液がその内部から排出されないことを推認することができ，血液を確実に保持するための収容／保持手段」ともいえるから，構成要件２－７－Ｂの「前記血液を確実に保持するための収容／保持手段」に当たるというべきである」（原判決７８頁７行目以下）と認定した。
しかし，被控訴人自身，「本件発明２－７が，使用後に中空針を後退させると，血液が針の先端やハンドルの前方の開口部から漏出するといった課題を解決するものであったことから，血液は中空のハンドルの中に保持されれば足りる」（原判決７６頁１２行目以下）と主張しているのであり，「針基からフラッシュバック室に通じる穴」から「フラッシュバック室」に流入した血液は，内管の開口部であるフラッシュバック室の穴を通じて，外管の内部に入らざるを得ないことは前提とされているのであるから，原判決の上記認定は証拠に基づくものではなく，推認の理由自体も不合理であり，弁論主義にも反するものである。エまた，原判決は，「被告製品は，中空針の後退後も，血液を外管から外へ漏出させない。これらの事実を総合すれば，被告製品の針基は，中空針の後退の際に生じる力による影響を受けても，空気が穴から針基の内部へ急速には入らず，血液が針基の内部から排出されないことを推認することができる。このため，被告製品は，針基が，中空針の後退の際に生じる力による影響を受けても，血液を針基の内部から排出させない隔離手段を有するものといえるから，２－８－ｂの構成も有する」（６９頁５行目以下）と認定した。
しかし，「針基からフラッシュバック室に通じる穴」から「フラッシュバック室」に流入した血液は，内管の開口部であるフラッシュバック室の穴を通じて，外管の内部に入らざるを得ないことは前述のとおりであるから，「確実に保持するための収容／保持手段」自体があるとはいえないとともに，原判決は，「血液を針基の内部から排出させない隔離手段」が具体的に被告製品のいかなる部材を指すのかさえ認定しておらず，誤っている。
オ５０５号明細書には，「血液を収容／保持する」「溜め」が明確に記載されている。５０５号発明の構成は，被告製品のように針基の開口部の穴や内管の開口部であるフラッシュバック室の穴が存在するようなものではなく，「溜め」の後端にフィルタを有するものとして，「確実に」「保持するための収容／保持手段」を有する構成である。もし，被控訴人の主張として，５０５号発明の構成は，「確実に」「保持するための収容／保持手段」を有するものではないというのであれば，被告製品にも，「確実に」「保持するための収容／保持手段」があるはずがない。
カ被控訴人の主張の不整合
(ｱ)被控訴人は，甲２５の１を提出して，被告製品は「針基と中空針が内管の後端に向かって後退する間及び後退した後，少なくとも１０分の間，対象製品に一旦収容された液体が外部に漏出することはなかった」と主張する。しかし，甲２５の１の被控訴人の実験では模擬血液が充満したチューブに，0.2mLの模擬血液を追加することでチューブ内を陽圧にする方法では，初期圧こそ60mmHgであったとしても，0.2mLのフラッシュバック（チューブ外漏出）の後は内圧はなくなって，圧力が掛かっていないのと同じものとなってしまい，被告製品は血液を漏らさない，血液を確実に保持するものであるとの立証がなかったことが明らかである。被告製品は，血液を確実に保持するための「収容／保持手段」を有しないものである。
(ｲ)被控訴人は，「確実に保持する」とは，「血液を収容できるよう中空になっており，血液の収容された内部は取り囲まれている」構造をいうと主張してきた。しかし，５０５号明細書の「溜め１１７」も乙１６の６～９のフラッシュバック室も，いずれも「血液を収容できるよう中空になっており，血液の収容された内部は取り囲まれている」構造を有している。もし，被控訴人の主張のとおり，５０５号明細書の「溜め１１７」も乙１６の６～９のフラッシュバック室も，いずれも，血液を「確実に保持する」「収容／保持手段」ではないというのであれば，被告製品も，５０５号明細書やその他の従来のフラッシュバック室と同様に密閉されているわけではない。むしろ，５０５号明細書の装置などは空気は通すが血液は通さない膜を有しているのに対し，被告製品は小さな孔を有する点で相違している。両者とも密封されているのではなく，小さな孔で周囲と連通しているので，５０５号明細書の装置などが血液を確実に保持できないのであれば，被告製品はなおさら保持できないから，被告製品の針基やフラッシュバック室は，血液を「確実に保持する」「収容／保持手段」ではない。


(ｳ)本件明細書２によれば，本体にフラッシュバック室を設置した実施例においては，可撓性の管１６３や破壊可能なダクト３６３などの影響を受けないための特別の部材を設けており，被告製品とは全く異なる。
被告製品の針基は，中空針から流入した血液が通ってフラッシュバック室に流入しているのであり，血液を収容するものではない。血液の中空針からフラッシュバック室への通り道において，血液を一部を留めているとしても，確実に保持するものでもない。針基を流れている血液は，針の方に逆流したり，また，針基が後退した後は針基の横のフラッシュバック室に流れ込む開孔から内管の内部（そして針基の横を通って外部）に血液が流出してしまう。
被告製品のフラッシュバック室は，「後退によって生ずる力」を受けるものではないし，「後退によって生ずる力」に抗してもいない。被告製品のフラッシュバック室は，本体に存在するものであり，針が本体に入り込む時に何らの力も受けない。
３控訴人の主張に対する被控訴人の反論
控訴人の当審における主張は，以下に述べるとおり，いずれも失当であり，本件控訴は棄却されるべきである。
(1)本件追加無効主張は時機に後れた攻撃防御方法であることア控訴人らは，控訴理由として，概要，①本件特許１に関する無効主張，②本件発明２－７，２－８に係る特許に関する無効主張，③非侵害の主張を行い，①，②の無効主張について，原審が時機に後れた攻撃防御方法として却下したことが誤りである旨を主張する。
しかしながら，①の無効主張は，控訴人らの原審第２４準備書面及び同第２８準備書面に記載されたものであり，②の無効主張の一部は，同第２５準備書面及び同第２７準備書面に記載されたものであり（以下，総称して「原審追加無効主張」という。），また，②の無効主張のうち乙１１の１を主引用例とする無効主張（以下「控訴審追加無効主張」といい，「原審追加無効主張」と併せて「本件追加無効主張」という。）は控訴審に至って初めて主張されたものであるが，本件追加無効主張は，いずれも時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきであり，控訴審において審理の対象とされるべきでない。
イ控訴人らは，本件訴訟の提起から約３か月後である平成２１年２月６日に，本件特許１及び本件発明２－１，２－３，２－５に係る特許について最初の無効主張を行い，後に請求原因として追加された本件発明２－７，２－８については，追加から約３か月後である同年９月１８日に最初の無効主張を行った。その後，被控訴人は，同年１１月２０日に本件発明２－８について，平成２２年３月１９日に本件特許１について，訂正に基づく主張をした。同年２月５日の第８回弁論準備手続期日では，受命裁判官が，無効事由の追加は原則として認めないと述べ，同年３月２９日の第９回弁論準備手続期日では，受命裁判官が，次の期日までに提出される書面が，侵害論及び無効論に関する最後の書面となることを説明し，両当事者はこれに同意した。そして，同年５月２４日の第１０回弁論準備手続期日までに，両当事者は主張立証を尽くすべく，侵害論及び無効論について集中的に準備を行い，多数の準備書面を提出した。第１０回弁論準備手続期日において，侵害論及び無効論については次回弁論準備手続期日（技術説明会）が最後の機会となることについて確認がなされ，両当事者とも同意し，同年６月１４日の第１１回弁論準備手続期日において技術説明会が行われ，以後，侵害論及び無効論について主張立証の追加は認めないことが確認された（以下，平成２２年６月１４日を「本件主張期限」という。）。ウ   本件追加無効主張は，いずれも本件主張期限の６か月以上後である平成２２年１２月１５日から平成２３年８月３０日にかけてなされた無効主張，あるいは控訴審に至って初めてなされた無効主張であり，いずれも時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきことは明らかである。また，特許権侵害訴訟がビジネスに関連した経済訴訟であり，迅速な紛争解決が特に重視されている訴訟類型であることや，原審裁判所が複数回の弁論準備手続期日にわたり，当事者から進行についての意見を聴取し，審理方針を確認した上で進行したことを考慮すれば，本件主張期限後の新たな主張立証を許すべきでないことは明らかである。エ控訴人らは，無効６１号事件において被控訴人が原審口頭弁論終結後の平成２３年１１月４日付けで訂正請求を行ったことにより，不利益を被ったと主張する。しかしながら，上記訂正請求は，無効２００９－８００１９０号事件（以下「無効１９０号事件」という。）において平成２１年１２月２４日にした訂正請求と同一の内容である。被控訴人が無効６１号事件において同一内容の訂正請求を行わなければならなかった理由は次のとおりである。すなわち，被控訴人が，無効１９０号事件において，本件特許２の請求項８の記載不備を是正する訂正請求をしたところ，この訂正が認められるとともに請求不成立の審決が出され，この審決は知財高裁平成２２年（行ケ）第１０２９５号事件によっても維持された。同判決に対し，控訴人が上告受理申立てをしたことから，特許庁において無効６１号事件の手続を進めるに当たり，「訂正を認める」部分も含め，無効１９０号事件の審決は確定していなかった。他方，無効６１号事件では，審判請求書において上記訂正を前提とした主張がされていたため，上記訂正の確定を待たなければ，進行することができない状況になっていた。そこで，被控訴人は，無効６１号事件において，審判官から，無効理由通知を出すので，これに応答する形で，上記訂正と全く同じ内容の訂正請求をされたいとの連絡を受け，平成２３年１１月４日付け訂正請求を行ったものである。このように，被控訴人が平成２３年１１月４日付け訂正請求を行ったのは，無効１９０号事件の審決確定前に提起された無効６１号事件の審理を迅速に進めるためであって，被控訴人の独自の利益のためにしたものではない。また，上記訂正内容は，いずれも軽微なものである上，本件主張期限の約７か月前である平成２１年１１月２０日には，被控訴人は，訂正内容について主張を行ったのであり，控訴人には十分な反論の機会が与えられていたものである。控訴人らの主張は，事実を歪曲するものであり，極めて不当である。


(2)「特許法改正による控訴人らの不利益」の主張に対し特許法１０４条の４の規定の趣旨は，控訴人の説明するとおり，被告には，侵害訴訟の審理の場において特許の有効性を争う機会が保障されていることから，侵害訴訟の判決確定後に，無効審判手続において特許を無効とする審決が確定した事実を再審の訴えにおいて主張することは，紛争の蒸し返しであり許されないというものである。この点，本件主張期限は，訴訟提起（平成２０年１１月１９日）の約１年半後，被控訴人が本件発明２－７，２－８の侵害を請求原因に追加した時（平成２１年６月１２日）から約１年後に相当する。したがって，この１年ないし１年半の間に，控訴人は十分に無効論を主張立証する機会を与えられてきたのであり，実際に多数の無効理由を主張してきた。本件において控訴人の再審の訴えにおける主張を制限したとしても，何ら同法の趣旨に反することはない。(3)被告製品が本件発明２－７，２－８の技術的範囲に属しないとの主張に対しア控訴人らは，５０５号明細書の「溜め１１７」が血液を確実に保持する「収容／保持手段」ではないというのであれば，控訴人製品も同様である旨主張する。しかし，５０５号明細書には，「溜め１１７」が「針の中からの血液を収容保持すると共に，前記後退の際および後退の後にも，」「血液を包囲し続ける」ことを示す記載は何ら見当たらない。５０５号明細書の「溜め１１７」は，その後壁部の開口１０８ｃが膜１０８ｄによりシールされており，この膜１０８ｄにより，溜め１１７の内部の空気がそこから出ることができると同時に，溜め１１７の内部の液体が膜を通過するのが防止されることが記載されている。しかし，カテーテル本体１０７がコイルバネ１４２により引っ込み位置へ動かされる際に，溜め１１７はピストンのような役割を果たすため，バレル部材１０５内で空気が急速に圧縮され，開口１０８ｃ及び膜１０８ｄを通して溜め１１７にその空気圧が加わることにより，バレル部材１０５内の空気が膜１０８ｄを通じて急速に溜め１１７内に流入し，その結果，溜めの内部の液体（血液等）が針を通じて前方へ漏洩することが考えられるが，５０５号明細書には，このような溜め内部の液体の前方への漏洩を防止するような構成については何ら記載がない。
本件発明２－７は，「エネルギ吸収手段」を備える「請求項１の安全装置」を前提としており，「前記後退によって生ずる力に抗して，前記針が後退する間に及び該後退の後に」における「後退」は，いずれも本件発明２－１の「エネルギ吸収手段」によってエネルギの一部が吸収された「後退」を意味している。このように，本件発明２－７は，エネルギ吸収手段によって「収容／保持手段」が後退する際のエネルギを低減することができ，もって「収容／保持手段」に収容された血液が針から漏れることを抑え，血液を確実に保持することができる。他方，エネルギ吸収手段を備えない５０５号明細書には，カテーテル本体ないしは溜めが後退する際のエネルギの低減によって溜め内部の血液が針から漏洩することを抑え，血液を確実に保持するという点に関する記載が全くない。
これに対し，被告製品については，針基に穴が開いていることや中空針と共に後退した後は針基が内管に密着固定していないことを前提としつつ，中空針の後退の際に生じる力による影響を受けても，空気が穴から針基の内部へ急速には入らず，血液が針基の内部から排出されないものである。また，被告製品がエネルギ吸収手段を有することは，争いがない。それゆえに，原判決は，被告製品が血液が漏出，排出しない構成を有すると判断したのである。
イ控訴人は，乙１６の６～９のフラッシュバック室についても，血液を収容できるよう中空になっており，血液の収容された内部は取り囲まれている構造であるとし，かかるフラッシュバック室が血液を確実に保持する「収容／保持手段」ではないというのであれば，控訴人製品も同様である旨主張する。しかし，乙１６の６～９記載の技術は，いずれも中空針の後退により生じる圧縮力を前提としておらず，かかる圧縮力を阻止するものではないので，「収容／保持手段」が中空針の後退によって生ずる力に抗するものではない。すなわち，乙１６の６～９については，中空針の後退により圧縮力が生じて血液がフラッシュ漏洩するという課題や前提を欠く技術であるから，乙１１の１との組合せの対象ではなく，中空であるとか取り囲まれている構造であるといったことを根拠に被告製品の非侵害を論じる控訴人の主張は，論旨不明である。
第４当裁判所の判断
１当裁判所も，①被告製品は本件各発明の技術的範囲に属し，②本件特許１の請求項１及び本件特許２の請求項７，８は，いずれも特許無効審判による無効とされるべきものではなく，③控訴人らは，本件特許権１，２の侵害によりに生じた損害について，原判決が認容した限度において連帯して損害賠償責任を負うと判断する。その理由は，次に訂正，付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３の１ないし９（原判決６６頁１０行目から１９１頁１行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。
２原判決８３頁１４行冒頭から１６行末尾までを，「別紙物件説明書２(2)のとおり，被告製品の「針基の壁に取り囲まれて画成された空間」は，中空針と共に運動するように固定された室である。したがって，被告製品の上記空間は，構成要件２－８－Ｂの「前記室」に当たると認められる。」と訂正する。
３控訴人の当審における主張に対する判断
(1)本件追加無効主張について
ア控訴人らは，控訴理由として，①本件特許１に関する無効主張（前記第３の２(1)ア：乙９の１（特開昭６２－７２３６７号公報）を主引用例とする容易想到），②本件発明２－７，２－８に係る特許に関する無効主張（前記第３の２(2)ア(ｱ)：５０５号明細書を主引用例とする容易想到，同(ｲ)：乙１１の１（特開平３－１５４８１号公報）を主引用例とし５０５明細書記載の技術を組み合わせることにより容易想到）を主張するところ，被控訴人は，①の無効主張及び②の５０５号明細書を主引用例とする無効主張（原審追加無効主張）は，いずれも本件主張期限の後に提出され，原審裁判所に時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張であり，②の乙１１の１及び５０５号明細書に基づく無効主張（控訴審追加無効主張）は，控訴審に至って初めてされた主張であり，いずれも時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきで，控訴審において審理の対象とされるべきではないと主張するので，まず，この点について検討する。
イ原審追加無効主張について


(ｱ)本件訴訟の原審における審理及び関連する特許無効審判の経過の概要は，以下のとおりである（各項末尾に証拠を掲記するもの以外は，記録上明らかな事実である。）。
平成２０年１１月１９日：被控訴人は，被告製品が本件特許権１（訂正２０１０－３９００１７号審決による訂正前の請求項１に係るもの）及び本件特許権２（本件発明２－１，２－３，２－５に係るもの）を侵害するとして，本件訴訟を提起した。
同年１２月２６日（第１回口頭弁論期日，第１回弁論準備手続期日）：第１回口頭弁論期日において，被控訴人は訴状を陳述し，被控訴人らは答弁書を陳述した。その後，第１回弁論準備手続期日において，受命裁判官は，控訴人らに対し，無効論の主張を準備するよう指示した。
平成２１年１月２１日：控訴人らは，本件特許１について，乙９－１～６に基づく容易想到などを理由として無効審判請求（無効２００９－８０００１３号，以下「無効１３号事件」という。）をし，本件特許２の請求項１～５について，乙１１の１～１１に基づく容易想到を理由として，無効審判請求（無効２００９－８０００１２号，以下「無効１２号事件」という。）をした。（乙８，１０）同年２月１６日（第２回弁論準備手続期日）：控訴人らは，同月６日付け第１準備書面により，本件特許権１に対する無効理由（サポート要件（平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条４項１号）違反，乙９の１，２を主引用例とする容易想到）及び本件特許権２に対する無効理由（本件発明２－１，２－３，２－５について，乙１１の１に基づく新規性の欠如，乙１１の１を主引用例とし乙１１の２記載の技術及び周知技術から容易想到）を主張した。同年６月２５日（第４回弁論準備手続期日）：被控訴人は，同月１２日付け準備書面（４）により，本件発明２－７，２－８を請求原因として追加した。同年９月３日：控訴人らは，本件特許２の請求項７，８について，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）３６条５項２号違反及び乙１１の１～５，乙１６の６～９等に基づく容易想到を理由として無効審判請求（無効１９０号事件）をした。（乙１５）
同月３０日（第６回弁論準備手続期日）：控訴人らは，同月１８日付け第８準備書面により，本件特許２に対する無効理由（本件発明２－８について旧特許法３６条５項２号違反及び本件発明２－７，２－８について乙１１の１を主引用例とする容易想到）を主張した。
同年１０月２１日：無効１３号事件について請求不成立とする審決がされた。（甲２２）
同年１１月２７日（第７回弁論準備手続期日）：被控訴人は，同月２０日付け準備書面（１１）により，本件発明２－８について，訂正の対抗主張をした。同年１２月２４日：無効１９０号事件において，被控訴人は，本件特許２の請求項８について，上記対抗主張と同内容の訂正請求をした。（甲２６）平成２２年１月２５日：無効１２号事件について請求不成立とする審決がされた。（甲２８）
同年２月５日（第８回弁論準備手続期日）：控訴人らは，平成２１年１１月２７日付け第９準備書面により，本件特許１の請求項１について無効理由（乙９の１９に基づく特許法２９条の２違反）を追加した。受命裁判官は，本件各特許について無効理由の追加は原則として認めないとした。
同月２２日：被控訴人は，本件特許１の請求項１を訂正する訂正審判請求（訂正２０１０－３９００１７号）をした。（甲２９）
同年３月２９日（第９回弁論準備手続期日）：被控訴人は，同月１９日付け準備書面（１５）により，上記訂正に基づく対抗主張をした。同年４月１２日：控訴人らは，本件特許１について，乙９の１９に基づく特許法２９条の２違反を理由として無効審判請求（無効２０１０－８０００６４号，以下「無効６４号事件」という。）をした。（甲４４）
同年６月１日：訂正２０１０－３９００１７号事件について，訂正を認める審決がされた。（甲３０）
同月１４日（第１１回弁論準備手続期日）：当事者双方により技術説明が実施された。裁判所は，控訴人らの同日付け第２０準備書面記載の主張（本件特許１の請求項１に係る発明について乙１７の１に基づく新規性欠如）及び乙１７の１，２の申出を時機に後れた攻撃防御方法として却下し，以後，侵害論についての主張立証の追加を認めないとした。
同年７月２１日（第１２回弁論準備手続期日）：受命裁判官は，心証開示をし，被控訴人に対し損害論の主張を促した。
同年８月３日：無効１９０号事件について，訂正を認め，請求不成立とする審決がされた。（甲３１）
同月２４日：控訴人らは，本件特許２の請求項１，３，５について，乙１９の１～６に基づく容易想到を理由として無効審判請求（無効２０１０－８００１４７号，以下「無効１４７号事件」という。）をした。（乙１８）同月３０日（第１３回弁論準備手続期日）：被控訴人は，同年７月２９日付け及び同年８月４日付け各訴えの追加的変更申立書（侵害期間の延長等により損害額を拡張するもの）を陳述した。
同年１０月２７日：無効６４号事件について，請求不成立とする審決がされた。（甲４４）
同年１１月３０日：控訴人らが提起した無効１３号事件の不成立審決の取消しを求める審決取消訴訟（当庁平成２１年（行ケ）第１０３８１号事件）について，請求棄却の判決がされた。
同年１２月１４日：控訴人らは，本件特許１の請求項１について，乙９の１等に基づく容易想到を理由として無効審判請求（無効２０１０－８００２３０号，以下「無効２３０号事件」という。）をした。（乙２１）同月１５日：控訴人らは，同日付け第２４準備書面（本件訂正発明１について乙９の１を主引用例として乙９の２～６等の周知技術から容易想到との無効主張）を提出した。
同月２８日：控訴人らが提起した無効１２号事件の不成立審決の取消しを求める審決取消訴訟（当庁平成２２年（行ケ）第１００７０号事件）について，審決を取り消す判決がされた。（乙２２）


平成２３年４月１５日：控訴人らは，本件特許２の請求項８について旧特許法３６条５項２号違反，請求項７，８について５０５号明細書等に基づく容易想到を理由として無効審判請求（無効６１号事件）をした。（乙２３）同年５月１日：控訴人らが無効１９０号事件の不成立審決の取消しを求める審決取消訴訟（当庁平成２２年（行ケ）第１０２９５号事件）について，請求棄却の判決がされた。
同月９日：控訴人らは，同日付け第２５準備書面（本件発明２－７，２－８について５０５号明細書を主引用例として乙１１の２，３等から容易想到との無効主張）と提出した。
同年６月２４日（第１７回弁論準備手続期日）：被控訴人は，被告製品及びその半製品の廃棄請求に係る訴えを取り下げ，控訴人らは，訴えの取下げに同意した。控訴人らは，同日付け第２６準備書面を陳述した。受命裁判官は弁論準備手続を終結した。
同月２７日：無効１４７号事件について，本件特許２の請求項１，３，５に係る発明についての特許を無効とする審決がされた。（乙２５）同年８月４日：控訴人らは，同日付け第２７準備書面を提出し，５０５号明細書を主引例とする無効主張をした。
同月３０日：控訴人らは，同日付け第２８準備書面（その「二」（３頁～４頁）は，本件訂正発明１の無効理由の補充として，「ビッグＸ」（乙３２の１，２）において，シャープペンシル型の注射器が重要アイテムとして使用されており，使用時にのみ針を突出するシャープペンシル型の注射器が国民に広く知られていたと主張するもの）を提出した。
同年９月１日（第２回口頭弁論期日）：控訴人らは，平成２２年１２月１５日付け第２４準備書面，平成２３年５月９日付け第２５準備書面，同年８月４日付け第２７準備書面及び同月３０日付け第２８準備書面を陳述した。裁判所は，控訴人らの上記第２４準備書面，第２５準備書面，第２８準備書面の「二」（３頁～４頁），及び乙１１の２６，乙１７の１，２，乙１８，乙１９の１～６，乙２１～２３，乙２４の１～７，乙３２の１，２，並びに上記第２７準備書面中の５０５号明細書を主引用例とする無効主張を，時機に後れた攻撃防御方法として却下し，弁論を終結した。
同年１１月４日：被控訴人は，無効６１号事件において，無効１９０号事件における平成２１年１２月２４日付け訂正請求と同内容の訂正請求をした。平成２４年２月７日（第３回口頭弁論期日）：原審判決言渡し。(ｲ)以上のように，原審の受命裁判官は，第１回弁論準備手続期日において控訴人らに対し無効論の準備をするように指示し，控訴人らは，本件訴訟の提起（平成２０年１１月１９日，同月２５日訴状送達）から２か月以上後の平成２１年２月６日付け第１準備書面により，本件特許１及び本件特許２の請求項１，３，５について最初の無効主張を行い，同年６月１２日付け準備書面（４）により請求原因に追加された本件特許２の請求項７，８については，追加から約３か月後である同年９月１８日付け第８準備書面により最初の無効主張を行っている。そして，平成２２年２月５日の第８回弁論準備手続期日において，受命裁判官は，本件各特許について無効理由の追加は原則として認めないとし，同年６月１４日（本件主張期限）の第１１回弁論準備手続期日におい当事者双方により技術説明が実施され，原審裁判所は，以後，侵害論についての主張立証の追加は認めないとしたものである。上記原審の審理経過によれば，原審裁判所が侵害論についての主張立証の追加は認めないとした平成２２年６月１４日（本件主張期限）は，本件訴訟の提起から１年６か月以上後で，本件特許２の請求項７，８が請求原因に追加されてから約１年を経過し，しかも，受命裁判官が無効理由の追加は原則として認めないとした第８回弁論準備手続期日からも４か月以上を経過しているのであるから，侵害論の主張を制限する期間として短すぎるとは認められない。
控訴人らは，５０５号明細書を主引用例とする無効主張は，本件発明２－７，２－８とほとんど同じ構成の発明が記載されたものであること等を理由に，その主張立証は訴訟の完結を遅延させることとなるものではないと主張する。しかしながら，同無効主張を審理するためには，５０５号明細書に記載された技術事項及びこれに基づく容易想到性の論理付け等について被控訴人に反論反証の機会を与えなければならず，そのためには相当の期間を要するものと認められ，訴訟の完結を遅延させることは明らかである。
また，控訴人らは，５０５号明細書は米国特許明細書であるから，提出が後れたことはやむを得ないものであった旨主張する。しかしながら，本件主張期限（平成２２年６月１４日）は本件訴訟の提起から１年６か月以上後である上，５０５号明細書を主引用例とする無効主張が記載された第２５準備書面の提出及び５０５号明細書の証拠申出がされたのは，更にその１０か月以上後の平成２３年５月９日であって，米国特許明細書であることを考慮しても，その提出がこの時期に至ったことにやむを得ない事情があったと認めることはできず，控訴人らの主張は理由がない。
控訴人らは，無効６１号事件において被控訴人が訂正請求を遅延させたために不利益を被った旨主張する。しかしながら，無効６１号事件における訂正請求の内容は，無効１９０号事件における平成２１年１２月２４日付け訂正請求と同一であり，被控訴人は，同訂正を内容とする訂正の対抗主張を，同年１１月２０日付け準備書面（１１）によりしていたのであるから，本件訴訟において，無効６１号事件における平成２３年１１月４日付け訂正請求が控訴人らに不利益を与えたということはできない。
原審追加無効主張（平成２２年１２月１５日付け第２４準備書面，平成２３年５月９日付け第２５準備書面，同年８月４日付け第２７準備書面及び同月３０日付け第２８準備書面による主張）及びこれらに係る上記各証拠は，いずれも本件主張期限から６か月以上も経過した後に提出されたもので，提出が当該時期となったことにやむを得ない事情は認められないから，控訴人らは，少なくとも重大な過失によりこれらの主張立証を時機に後れて提出したものというべきであり，かつ，これにより訴訟の完結を遅延させるものと認められる。したがって，原審追加無効主張を時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下した原審裁判所の判断に，誤りはない。


主文
被告人を懲役１０月に処する。
この裁判が確定した日から２年間その刑の執行を猶予する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，臍帯血の卸売等を業としていたア株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたもの，分離前の相被告人Ａは，東京都ａｂ丁目ｃ番ｄ号ｅビル１階所在の診療所であるイの管理者であるが，被告人は，Ａ，Ｂ及びＣと共謀の上，前記イにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり，Ａにおいて，第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく，別表記載のとおり，平成２８年７月２８日から平成２９年４月１２日までの間，６回にわたり，前記イにおいて，Ｄほか３名に対し，別表記載の各目的で，分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を，解凍の上，投与し，もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供したものである。
（証拠の標目）
省略
（法令の適用）
罰条        包括して刑法６５条１項，６０条，再生医療法６
０条１号，４条１項〔同種行為を反復継続する意
思をもって事前の提出義務に違反し，各提供行為
に及んでおり，包括一罪になると解する。〕
刑種の選択        懲役刑を選択
刑の執行猶予        刑法２５条１項
（量刑の理由）
１本件は，臍帯血の卸売業等を営む被告人が，判示診療所の管理者であるＡのほか，Ｂ，Ｃと共謀の上，Ａにおいて，第一種再生医療等提供計画を提出することなく，各患者に対し，それぞれ脳性麻痺の治療，網膜剥離の治療，アンチエイジング，膵炎の再発防止の目的で，細胞の分離，冷凍等の操作を加えた他人の臍帯血を解凍した上，皮下注射等をするという方法で臍帯血移植を行った再生医療法違反の事案である。
２   再生医療法は，実施される再生医療等に想定されるリスクの程度等に応じた安全確保のための仕組みを設けており，臨床応用がほとんどなく，未知の領域が多く残された第一種再生医療等については，細胞の腫瘍化や予測不能かつ重篤な有害事象を発生させ，人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることに鑑み，同法４条１項において，これを提供しようとする病院又は診療所の管理者に対し，厚生労働省令で定めるところにより，その提供計画の提出を義務付けている。被告人らが再生医療法施行以前から実施してきた臍帯血移植は，アンチエイジング等の目的，あるいは移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則１条所定の２７疾病（悪性リンパ腫，急性白血病等の疾病）以外の疾病に対する治療を目的として，免疫抑制等の処置をすることなく，細胞の分離，冷凍等の操作を加えただけの他人の臍帯血を皮下注射等によって患者に投与する方法（以下「本件臍帯血移植」という。）によるものであり，このような方法は，安全性，有効性が確立された医療技術ではなく，投与された細胞の性質が体内で変わり得る未知のリスクが含まれるものであって，移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律２条２項所定の有効性，安全性が確立された造血幹細胞移植には該当せず，また，本来の細胞と異なる構造・機能を発揮することを目的として細胞を使用するものであり，再生医療法２条４項所定の「細胞加工物」を用いた医療技術であると解されることなどから，同法４条１項の適用対象となる第一種再生医療等に該当するものであった。
被告人らは，平成２７年１１月に再生医療法の罰則適用の対象となり，平成２８年１月には，厚生労働省から，本件臍帯血移植が再生医療法の対象となるため直ちに治療の提供を中止し，法に基づく手続を行うよう行政指導がされたにもかかわらず，その後も平成２９年４月までの間，医師であるＡにおいて，前記２７疾病に該当する病名又はその疑いがあるなどと，事実とは異なる診断名をカルテに記載するなどして同法の適用除外となる臍帯血移植であるかのように装いながら，被告人から提供された臍帯血を用いて本件犯行に及び，それぞれ多額の利益を得ていたのであり，本件犯行は，再生医療等提供計画の提出を義務付けることにより当該治療の安全性確保を図るという同法の趣旨を没却する悪質な犯行であったというべきである。加えて，本件臍帯血移植は，前記のとおり，安全性や有効性が科学的に証明されておらず，仮に，第一種再生医療等提供計画を提出しても，そのまま受理されることはないというものであり，人命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあったのであるから，唯一医業を行うことができる医師によってこのような行為が行われたことは，再生医療そのものに対する国民の信頼を著しく失墜させるものであり，その社会的影響も看過することができない。
被告人は，長男のＣとともに臍帯血の卸売業等を営んでおり，臍帯血の保管，販売業等を営んでいたＢから継続的に臍帯血を仕入れ，これをＡの経営する診療所に提供していたほか，被告人自ら臍帯血の搬送や解凍作業をしたり，Ａから臍帯血移植の症例の照会を受けると，Ｂに照会した上で回答したりするなど，Ａが本件臍帯血移植を実施する上で不可欠かつ重要な役割を果たし，本件犯行に限っても，臍帯血の販売によって合計約４６７万円もの利益を得ている。また，証拠上，本件臍帯血移植が再生医療法の適用対象になることや，Ａがカルテに事実とは異なる診断名を記載していたことについて，被告人が確定的な認識を有していたとまでは認められないものの，前記行政指導後も，Ａが患者を２７疾病又はその疑いと診断した上，実際には，アンチエイジングや２７疾病以外の疾病に対する治療を目的として本件臍帯血移植を継続することを認識していながら，患者への副作用などの危険性や再生医療法の規制について深く考えずに，Ａに対する臍帯血の提供を継続した点については，強い非難を免れないというべきである。
３このような観点からすると，被告人自身は，第一種再生医療等提供計画の提出義務を課されている管理者（医師）ではなく，個々の案件で臍帯血移植を実施するかどうかの判断はＡに委ねられている点を前提としても，その刑事責任は，当該違反の法定刑（１年以下の懲役等）の範囲の中で比較的重い位置付けになるというべきである。


平成２８年５月２７日宣告
平成２７年（わ）第６５５号強盗殺人被告事件
主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中１５０日をその刑に算入する。
理由
（犯行に至る経緯）
被告人は，生活費や遊興費に困り，金融機関や知人から借金を繰り返していたところ，平成２６年３月頃，いわゆる闇金融を営むＡ（以下「被害者」という。）と知り合って同人から金銭を借り入れ，一旦完済した後，同年５月上旬頃，年金を担保に月１割の利息を支払う約束で新たに１５万円を借り入れ，その後も毎月ではないが月１０万円ないし１５万円程度の借入れを継続した。他方，被告人は，被害者に対し，２か月に１度偶数月に年金が振り込まれる預金口座の通帳を預け，その年金から平成２７年２月までに６５万円程度を返済したが，年金以外での返済を求められることもあった。そのため，被告人は，自分の妹から援助を受けられるかのように装った妹名義のうその念書を被害者に差し入れて返済を引き延ばし，平成２７年３月か翌４月頃には上記通帳の紛失届を金融機関に提出して被害者に対する返済を滞らせた。これにより，被告人は，同年８月下旬頃の時点で多くとも約２００万円の債務を負う状態に陥り，被害者から，やくざを使って妹から取り立てる，債務残額は４００万円であるなどと言われて，債務の返済を迫られた。被告人は，このような被害者の言動に加え，被害者から無報酬で雑用をさせられるなどの不当な扱いを受けたと感じていたことなどから，被害者に強い憎しみを抱き，その頃までには，被害者の殺害を漠然と考えるようになっていた。
（罪となるべき事実）
被告人は，金融機関からの新たな借入れや自分の借金の返済に関して被害者と相談するため，平成２７年９月７日午前８時前頃，広島市ａ区ｂ町ｃ番ｄ号ｅビルｆ号室の被害者方を訪れた。しかし，借金の明細を明らかにすることを拒む被害者との間で口論となり，同人からペットボトルで肩や胸の辺りを小突かれたりしたことをきっかけに，被害者に対する憎しみを爆発させ，被害者を殺害し，多くとも約２００万円の前記債務の返済を免れようと考えた。そこで，被告人は，同日午前９時頃，同所において，被害者（当時６６歳）に対し，殺意をもって，その口及び鼻を両手で塞ぎ，その頭部をガラス製の灰皿（重量約１．２３４キログラム）で１０回程度殴るなどし，よって，その頃，同所において，同人を出血性ショックにより死亡させて殺害し，同暴行終了後，テーブル上にあった財布内の現金を奪おうと考え，同人所有の現金約１３５万円を強取するとともに，上記債務の返済を事実上免れて財産上不法の利益を得た。
（証拠の標目）省略
（争点に対する判断及び事実認定の補足説明）
１被告人が被害者所有の現金を奪う決意をした時点この争点に関する被告人の公判供述は，被害者方６畳間のベッドに座っていた被害者の背後に回ってその口と鼻を両手で塞いでいる最中に，被害者が「やめえや。借金もチャラにしたるから，金もあるだけ持って帰れ。」などと言ってテーブル上に財布を投げつけ，その財布から札が出ているのが見えた，心臓が悪く口や鼻を塞げば簡単に殺せると考えていたのに被害者に抵抗されたので被害者を制圧して殺害することに集中しており，そのときは，お金のことを考える余裕がなかったというものである。そして，検察官は，犯行状況に関する被告人の同供述を前提として，財布から札が見えた時点で欲が出てお金を取ろうと思った旨の供述が記載された被告人の検察官調書（乙５）に基づき，被害者がテーブル上に投げつけた財布から札が出ているのを被告人が見た時点で現金を奪う決意をしたと主張する。しかし，当時の取調べ状況を見ると，検察官が正に「お金が見えた時点」の被告人の内心を問うているのに対し，被告人は，その「お金が見えた時点」を，財布から札が出ている状況を「初めて見た時点」であるのか，あるいは，その後被害者方を立ち去るまでの間に見たという「幅のある時点」であるのかを明確に区別して供述しているのか疑わしい。上記検察官調書の供述記載を文字通り理解することは相当でない。さらに，被告人が供述する犯行状況を前提とすれば，被告人が，当時，生活費に困っていたことなどの検察官主張の事情を考慮しても，現金を見た瞬間にこれを奪うことまでとっさに思いが至らないことは十分にあり得る。
以上によれば，検察官の上記主張について，常識的に考えて間違いないといえるだけの立証はなく，被告人が公判で供述するとおり，殺害行為の終了後に現金を奪う決意をしたものと認定した。
２被告人が被害者の胸部をガラス製の灰皿で殴打した事実の有無検察官は，被告人が被害者の胸部を灰皿で殴った旨主張するのに対し，被告人は，犯行状況に関し，被害者の口と鼻を両手で塞ぐなどしてもみ合っていると被害者がベッドから落ち，テーブルとの間に身体の左側を下にして横たわった，ほとんど動かなかった被害者に止めを刺そうと考え，ビニールひもで首を絞めようとしたがうまくできず，続いて，頭にビニール袋をかぶせ，テーブル上に置いてあったガラス製の灰皿を右手に持ち，被害者の頭の辺りに両膝を着き，肩くらいの高さまでその灰皿を振り上げて１０回くらいビニール袋の上から被害者の頭を殴った，被害者の胸を灰皿で殴ってはいないなどと供述する。被告人の同供述は，事件直後に被害者の遺体がベッドとテーブルの間の狭い空間に左側を下にして横たわっていた状況や被害者の頭部の損傷がほぼ右側に集中していたことなど，客観的な現場や遺体の状況とよく整合しているから，信用することができる。この被告人供述から認められる犯行状況によれば，被害者の胸部を灰皿で殴ることができるような機会が生じたとは言い難い。被害者の遺体を解剖したＢ医師は，被害者の前胸部左側に認められる断線状で弧状の表皮剥脱は鈍体による圧迫により生じたものと考えられ，凶器となった凹凸のある灰皿を成傷器と考えて矛盾がない旨，上記圧迫が１回である旨証言するが，灰皿以外の成傷器の存在を否定するものではなく，本件犯行現場の状況や被告人と被害者とのもみ合いの状況等からすると，灰皿でわざと殴打しなくとも被害者の前胸部左側の表皮剥脱が生じ得た可能性を排斥することができない。この点に関する検察官の主張についても，常識的に考えて間違いないといえるだけの立証はされていない。


令和元年１２月２５日宣告
平成３１年（わ）第３２３号殺人未遂，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
主         文
被告人を懲役３年に処する。
この裁判が確定した日から５年間その刑の執行を猶予する。札幌地方検察庁で保管中の包丁１本（同庁令和元年領第４３３号符号１－１）を没収する。
理        由
（犯行に至る経緯）
被告人は，平成１９年頃から１０年近くにわたり，きょうだいとともに，養父のＡから，殴られる，長時間正座させられる，暴言を浴びせられるといった身体的・精神的虐待を日常的に受けていた。また，平成２７年秋頃，Ａが，被告人の１歳下の妹に対して同女が小学生の頃から常習的に性交するなど性的虐待も加えていたことを知り，自身やきょうだいを虐待したＡへの恨みや憎しみを抱いた。被告人の母親は，平成２８年１０月，その性的虐待の事実を知り，翌１１月，Ａと離婚した。それ以降，被告人は，Ａと接触することはなかったが，Ａへの憎しみは消えることなく，時折，Ａを殺す方法を考えたり，Ａの死を望んだりしていた。そして，被告人は，性的虐待を受けた妹が苦しむ姿を何度か目にしていたことに加え，平成３０年頃に頻繁になされた児童虐待に関する報道に接するなどして，世の中の児童虐待をする親への怒りとともに，Ａへの恨み等を深めていった。そのような中，被告人は，平成３１年４月５日夜，母親が足で被告人の弟を転ばせた場面を見て虐待という言葉で頭を埋め尽くされ，感情を抑えきれなくなったことから，交番に駆け込み相談するなどしたが，かえってＡに対する殺意が強まり，帰宅してもなおその気持ちは収まらなかった。一夜明けた翌６日昼頃，被告人は，Ａ殺害を決意して自宅台所から包丁を持ち出し，Ａの母方を訪ねてＡの現住所を聞き出した上，同日午後１時４２分頃にはＡ方付近に到着し，近隣を徘徊したり，Ａ方前で座ったりしてＡの帰宅を待っていた。そこへ，同日午後４時１８分頃，仕事を終えたＡが自転車に乗って帰ってきた。
（罪となるべき事実）
被告人は，
第１平成３１年４月６日午後４時１８分頃，札幌市所在の共同住宅北西側敷地内及び同所付近路上において，Ａ（当時５０歳）に対し，殺意をもって，右手に持っていた包丁（刃体の長さ約１７センチメートル。札幌地方検察庁令和元年領第４３３号符号１－１）で背中を数回突き刺すなどしたが，Ａの命乞いを聞いて驚くとともに楽しかった幼少期の出来事を思い出して憐れみを感じたことから自己の意思により犯行を中止したため，Ａに全治約１週間を要する背部切創等の傷害
を負わせたにとどまり，殺害の目的を遂げず，
第２業務その他正当な理由による場合でないのに，前記日時場所において，前記包丁１本を携帯した。
（証拠の標目）省略
（法令の適用）
被告人の判示第１の所為は刑法２０３条，１９９条に，判示第２の所為は銃砲刀剣類所持等取締法３１条の１８第３号，２２条にそれぞれ該当するところ，各所定刑中判示第１の罪については有期懲役刑を，判示第２の罪については懲役刑をそれぞれ選択し，判示第１の罪は中止未遂であるから刑法４３条ただし書，６８条３号により法律上の減軽をし，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により重い判示第１の罪の刑に同法４７条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役３年に処し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日から５年間その刑の執行を猶予し，札幌地方検察庁で保管中の包丁１本（同庁令和元年領第４３３号符号１－１）は，判示第１の犯罪行為の用に供した物で被告人以外の者に属しないから，同法１９条１項２号，２項本文を適用してこれを没収し，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（量刑の理由）
被告人は，被害者を約２時間半も待ち伏せした挙げ句，強固な殺意をもって，自宅から持参した包丁で，一方的にその背中や腕を数回刺したり切り付けたりした（なお，被告人は，明確な記憶がある攻撃は３回であり，その後は被害者ともみ合いになったなどと述べるが，被害者の負傷状況や目撃者２名の供述等に明らかに反するから採用できず，これらの証拠に符合する被害者証言によれば，その攻撃回数は少なくとも七，八回以上であったと認められる。）。被告人が自ら犯行の継続を思いとどまったこともあって幸いにも被害者の負傷自体は軽いものにとどまったが，包丁の刺さった位置が僅かでもずれていれば被害者の命が失われる危険性も高かった。このとおり，中止未遂により重い被害結果は生じなかったとはいえ，本件の態様が執拗で危険かつ悪質なものであることは重くみざるを得ない。他方，動機・経緯についてみると，判示のとおり，被告人は，被害者が長期間加えていた自らへの虐待や妹への性的虐待を巡り，被害者に対して抱いた強い恨みや憎しみを晴らすべく本件犯行に及んだものと認められる。被害者による虐待の内容やその期間に照らせば，被告人が被害者に対して強い憤りを抱いた点は同情すべきといえ，被告人の刑事責任を検討するに当たり相応に酌むことができる。しかし，その報復として殺害することが正当化されるものではない。被告人には，自らの被害者に対する憎悪や悪感情を和らげるためにとり得る手段が他に存在し，被害者殺害などという考えから距離を置くのに十分な機会があったにもかかわらず，本件を強行したことは，厳しく非難されなければならない。加えて，被告人は，被害者を見せしめとして殺害することが世の中の児童虐待の抑止につながると考えたことも犯行動機に挙げるが，そのような考えは浅はかで独りよがりというほかなく，この点から本件犯行が正当化されることもない。
以上によると，本件が同種事案の中で最も軽い部類に属するものではなく，当然に執行猶予を付すべきであるとまではいえない。その一方，主に経緯面において，実刑を選択することがためらわれる部分があることも否定し難い。その上で一般情状についてみると，被害者は，被告人が本件犯行に及んだ原因の一端が自身の虐待にあることを認めて示談を成立させ，被告人の厳しい処罰を望まず，許す旨述べている。また，被告人自身，本件について被害者や周囲に謝罪し，真摯に反省する旨述べるとともに，今後は家族や知人ら，医療機関に相談することで独りで不満を抱え込まないようにし，二度と罪を犯さない旨約束している。さらに，母親による支援や友人による雇用の予定など，被告人が社会内で更生するために有効な環境が存在する。そのほか，被告人が若年で前科前歴がないことなどの事情もある。


平成２９年７月２６日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１９９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年５月１５日
判決
原告   セキ工   業株式   会社
訴訟代理人弁護士大澤久   志
北山元章
植松祐二
鈴   木   奈裕子
訴訟代理人弁理士前田     弘
竹内   宏
被告   Ｙ
訴訟代理人弁護士松本     司
田上洋平
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８００１４５号事件について平成２８年７月１２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第３３０９２４５号（平成８年１２月２８日出願，平成１４年５月２４日設定登録。請求項の数４。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
なお，被告は，平成２４年８月１日付けで訂正審判請求（訂正２０１２－３９００９９号）をし，同月２８日付けで訂正認容審決を得ている（以下「本件訂正」という。）。
(2)原告は，平成２５年８月１日，本件特許の請求項全部につき無効審判を請求し（無効２０１３－８００１４５号），特許庁は，平成２６年９月９日，「特許第３３０９２４５号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
被告は，同年１０月１５日，知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した（平成２６年（行ケ）第１０２３０号）。知的財産高等裁判所は，平成２７年６月２４日，上記審決を取り消す旨の判決をし，同判決は確定した。
(3)その後，特許庁において，上記無効審判の審理が再開された。特許庁は，平成２８年７月１２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（以下，この審決を「本件審決」という。），同月２２日，その謄本が原告に送達された。
原告は，同年８月１９日，知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，構成要件に分説すると，次のとおりである（下線部は訂正箇所を示す。以下「本件発明」といい，個別に特定するときは，請求項の数字に従って「本件発明１」などという。また，本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。
【請求項１】
Ｍ円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフ
ィーダと
Ｎこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて
所定位置に停止させ，
Ｏその後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式
のものにおいて，
Ｐパーツフィーダに設置した計測手段により正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除して正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナ
ットだけを通過させ，
Ｑガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されており，Ｒストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にそのガイドロッド先端部で弾き飛ばすＳことを特徴とするプロジェクションナットの供給方法。
【請求項２】
Ａ円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフ
ィーダと
Ｂこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて
所定位置に停止させ，
Ｃその後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式
のものにおいて，
Ｄ正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段をパーツフィーダ
の送出通路に設置し，
Ｅストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の
内径よりも大きく設定されている
Ｆことを特徴とするプロジェクショナットの供給装置。
【請求項３】
Ｇ請求項２において，
Ｈストッパ面に当たって一時係止されている正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔軸心とガイドロッドの軸心とが同軸とされていることによりプ
ロジェクションナットの所定位置が設定されている
Ｉことを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。
【請求項４】
Ｊ請求項３において，
Ｋ計測手段は送出通路に閉断面状の形態で設置され，プロジェクションナットの高さあるいは幅が正規寸法またはそれ以下のものだけを通過させる構造
とされている
Ｌことを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。
３本件審決の理由の要旨


(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。その要旨は，①甲１３の１（平成２５年５月２９日付け事実実験公正証書）に示されたナットフィーダ（以下「甲１３装置」という。）は，本件特許出願前の昭和５６年に株式会社電元社製作所（以下「電元社」という。）により製造されたナットフィーダ（昭和５６年製ナットフィーダ）と同一とはいえず，したがって，甲１３装置から認定できる発明は，本件特許出願前に日本国内において公然知られ，あるいは日本国内において公然実施された発明とはいえないし，本件発明２の構成要件Ｅは，甲１４（特開平７－２１５４２９号公報），甲１５（特公昭４７－４１６５５号公報）及び甲１６（実願昭５９－３８４７９号〔実開昭６０－１５１８２１号〕のマイクロフィルム）のいずれにも記載されていないから，本件発明２ないし４は，いずれも，甲１３装置から認定できる発明及び甲１４ないし甲１６のそれぞれに記載された発明（以下「甲１４発明」などという。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない，②本件発明１の構成要件Ｑ及び本件発明２の構成要件Ｅにおける「ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定され」という記載は明確であるから，本件発明１ないし４はいずれも明確である，③本件発明２及び４は，いずれも，後記認定のとおりの甲１４発明，甲１５に記載された技術的事項（以下「甲１５技術的事項」という。），甲１６に記載された事項，甲２０（日刊工業新聞社「機械設計」第１７巻第１１号〔１９７３年１１月号〕）に記載された技術的事項（以下「甲２０技術的事項」という。）及び甲３１（実願昭５２－０３１０８３号〔実開昭５３－１２６２７２号〕のマイクロフィルム）に記載された技術的事項（以下「甲３１技術的事項」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない，というものである。(2)本件審決が認定した甲１４発明，甲１５技術的事項，甲２０技術的事項，甲３１技術的事項並びに本件発明２と甲１４発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア甲１４発明
「円形のボウルに振動を与えてナットｗを送出する整列手段１と，この整列手段１からのナットｗをストッパ面にあてて所定位置に停止させ，その後，エアシリンダ等の突き出し部材１０における送出杆１１の先端部をナットｗのねじ孔１２内に係合させてナットｗを目的箇所へ供給する形式のものにおいて，シュート３の位置決め部材１５により，ナットｗを希望する姿勢に整列させて供給する装置。」
イ甲１５技術的事項
「スピンドル５の案内棒６をナット１０を貫通してナット１０を目的箇所へ供給する形式のものにおいて，案内棒６はナット１０の螺子孔よりもやや小径に設定すること。」
ウ甲２０技術的事項
「中板ホッパフィーダにおいて，ゲートの切欠き形状を通過するような小さいものは，あらかじめ選別しておく必要があること。」
エ甲３１技術的事項
「プロジェクションナットをスポット溶接機へ送給するパーツフィーダのボウルにおいて，裏向きのＭ６及びＭ８ナットを通過させ，Ｍ６未満のナット，Ｍ８以上のナット並びに表向きのＭ６及びＭ８ナットをボウル内に落下させること。」
オ本件発明２と甲１４発明との対比
（一致点）
両発明は，「円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ挿入させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のプロジェクションナットの供給装置。」である点。
（相違点１）
本件発明２は，「ガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通」させているのに対して，甲１４発明は，「送出杆１１の先端部をナットｗのねじ孔１２内に係合」させている点。
（相違点２）
本件発明２は，「正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段をパーツフィーダの送出通路に設置し」ているのに対して，甲１４発明は，そのような計測手段を備えているかどうか不明な点。
（相違点３）
本件発明２は，「ストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている」のに対して，甲１４発明は，送出杆１１の先端部の外径がどのように設定されているのか不明な点。
(3)上記相違点についての本件審決の判断の要旨は，次のとおりである。まず相違点３を検討すると，本件発明２において「ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている」（構成要件Ｅ）と特定されていることの技術的な意味は，正規寸法よりも小さいナットを，ガイドロッドが串刺しにしてしまうことを解決しようとするものであって，ガイドロッドの先端部が確実に干渉してナットを弾き飛ばす作用を実現させようとするものである。これに対して，ガイドロッドの外径を正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定して，ナットを弾き飛ばすことについて，甲１５技術的事項，甲２０技術的事項，甲３１技術的事項や，その他の証拠には記載も示唆もない。
すなわち，甲１５技術的事項を参照すると，本件発明２のガイドロッドに相当する案内棒６を正規寸法のナット１０のねじ孔の内径よりもやや小さく設定することが示されているものの，ガイドロッドの外径を正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定して，ナットを弾き飛ばすことについて記載も示唆もない。
また，甲２０技術的事項及び甲３１技術的事項から，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットが混入する課題自体は，本件特許出願時に周知の課題といえる。しかし，甲２０技術的事項は，その課題の解決手段として「あらかじめ選別しておく」ことを示唆するものであり，甲３１技術的事項は，「Ｍ６未満のナット，…をボウル内に落下させること。」というものであるから，ガイドロッドの外径を正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定して，ナットを弾き飛ばすことについて，甲２０技術的事項及び甲３１技術的事項には，記載も示唆もない。さらに，他の証拠を参照しても，ガイドロッドの外径を正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定して，ナットを弾き飛ばすことについて，記載も示唆もない。


したがって，相違点１及び２について検討するまでもなく，本件発明２は，甲１４発明，甲１５技術的事項，甲１６に記載された事項，並びに甲２０及び甲３１に示す従来周知の技術的事項に基づいて，当業者が容易に発明できたものであるということはできない。
４取消事由
(1)甲１５発明の認定の誤り（取消事由１）
(2)発明の明確性についての判断の誤り（取消事由２）
第３取消事由に関する原告の主張
１取消事由１（甲１５発明の認定の誤り）について本件審決は，甲１４ないし１６に本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が示されていないと判断したが，この判断は，次のとおり，甲１５発明の認定を誤ったものである。この誤りは，本件発明２ないし４の進歩性の判断に影響を及ぼし，ひいては本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから，本件審決は取り消されるべきである。
(1)本件特許の出願時における技術常識等
アナットとガイドロッドのはめ合いの隙間の大きさについて(ｱ)プロジェクションナット（以下，特に必要がない限り，単に「ナット」という。）をストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドをナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてナットを目的箇所へ供給するナット供給装置（以下「串刺し方式のナット供給装置」という。）は，本件明細書（【０００２】）に従来技術として記載され，また，甲４（電元社「ナット・フィーダ取扱説明書」），甲１５（特公昭４７－４１６５５号公報）及び甲５７（特公昭４９－２２７４７号公報）に記載されているように，本件特許の出願時において当業者に周知である。
串刺し方式のナット供給装置は，本件明細書，甲４，甲１５，甲５７に記載されているとおり，ナットを目的箇所（溶接すべき鋼板部品の上）へ，ねじ孔が抵抗溶接用の固定電極のガイドピンにはまるように供給するために使用されている。この使用においては，ナットを固定電極のガイドピンに確実にはめるべく，ナットをそのねじ孔軸心がガイドピンの軸心に対してずれずに同軸となるように送ることが求められる。例えば，甲４の「５．定置式スポット溶接機への組付」の（Ａ）の「３．高さ調整」の項（９頁）には，スピンドル先端を下部電極ピン（下部電極のロケートピン）に最も近づけた状態で，スピンドル先端と下部電極ピンの関係位置の調整がなされる旨の記載があり，甲４の「９．故障と対策」の（Ⅰ）の項（１６頁）には，スピンドル先端と下部電極ピンの関係位置を再調整することで対策する旨の記載がある。ここで，供給ロッド先端のガイドロッドと固定電極のガイドピンとの関係位置を調整することによって，ナットをガイドピンに確実にはめることができるようにするためには，当然のことながら，ナットのねじ孔の内径とガイドロッドの外径との差が小さいこと，すなわち，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間が小さいことが前提となる。ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間が大きいときは，ナットのねじ孔軸心がガイドロッドの軸心に対して大きくずれ動くことがあり得るから，ガイドロッドと固定電極のガイドピンとの関係位置を調整しても，ナットのねじ孔軸心は，必ずしも供給先においてガイドピンの軸心に合致せずに大きくずれる。そのため，ナットがガイドピンにはまらずに落ちることが多くなる。
以上のように，串刺し方式のナット供給装置において，ナットを目的箇所に確実に供給するために，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることは，当業者の技術常識であったといえる。このことは，電元社製品においても，本件特許の出願前から，ノーズピンの外径が正規寸法のナットのねじ孔の内径よりも僅かに小さく設定されているとともに，正規寸法より小さいナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されていた（甲４，３３，４１の１～３，６３～６６）ことからも明らかである。
(ｲ)本件明細書の【０００２】には，従来のガイドロッドの外径がナットのねじ孔の内径よりも大幅に小さく設定されている旨の記載があり，被告は，その理由につき，異議２００２－７３１６０号事件における平成１５年６月２３日付け意見書（甲２１。以下「甲２１意見書」という。）において，「一つには，ナットがガイドロッドをスムーズに滑り降り，かつ，ガイドロッドの下端から下部電極のガイドピンに円滑に乗り移ることができるようにするためです。また，ストッパ面に位置決めされたナットをガイドロッドの進出によって切り出す際に後続のナットとの絡みつきを防止するためです。さらに，供給ロッドやその支持部材等の加工精度や組立精度を過度に高くしなくても済むようにするためです。」などと説明している。
しかし，その説明は，本件明細書の【０００９】，【００１０】，【００１２】及び【００１４】の内容と大きく矛盾しており（例えば，【００１２】には，ガイドロッドとねじ孔の間の隙間をごく僅かの０．３ｍｍとすることが記載されている。），鵜呑みにできない。被告の主張によれば，ガイドロッドの加工精度を高くすることなく，ナットのスムーズな供給を実現するために，上記隙間を大きくすることが本件特許の出願時の技術常識であったが，本件発明では，その技術常識を覆して，上記隙間をごく僅か（例えば０．３ｍｍ）にした，ということになる。しかし，上記隙間をごく僅かにしても，ナットのスムーズな供給を実現することができる手段については，本件明細書に開示も示唆もない。それにもかかわらず，本件発明が，上記隙間をごく僅か（例えば０．３ｍｍ）にしても，ナットのスムーズな供給を実現することができるということは，そもそも被告の主張する技術常識（当時は，上記隙間が小さいときはナットのスムーズな供給が妨げられるため，その隙間を大きくすることが一般的であった）が存在せず，ナットのスムーズな供給の実現のために上記隙間を大きくする必要は元来ないのであって，むしろ，原告が主張するように，ガタを減らすために，隙間を小さくすることが技術常識であったということになる。
仮に，被告が，本件特許の出願前に，ナット供給装置の部品の加工精度や組立精度を過度に高くしなくても済むように，ガイドロッドの外径をナットのねじ孔の内径よりも大幅に小さくしていたとしても，それは設計思想の一つであって，ナットをガイドピンに確実にはめるためにはナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくするという当業者の技術常識とは関係がなく，そのことによって当該技術常識が否定されるわけでもない。
(ｳ)串刺し方式のナット供給装置では，フラフープ現象（案内棒＝ガイドロッドの軸心に対してナットが偏心しながら回転する現象）が発生するため，ナットがガイドピンに正しくはまらないという課題があることは，甲７０（実公昭５３－３６３６５号公報）で指摘されているように，当業者に周知である。


すなわち，ナットがガイドロッドに沿って滑り落ちるときに回転力を生じ，フラフープ現象を起こすのは，ナットとガイドロッドのはめ合いに隙間があるからであり，当然のことながら，そのはめ合いの隙間が大きくなるほど，フラフープ現象は顕著になって，ナットのねじ孔軸心と下部電極のガイドピンの軸心とのずれが大きくなる。そして，ナットがガイドロッドから離れるときに，ガイドロッドの先端とガイドピンの先端との間に隙間があるために，ナットの上記軸心のずれによってガイドピンにはまらずに落下するのである。
したがって，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間が大きいときは，ガイドピンの先端の形状やガイドロッドとガイドピンの位置関係が適切に設定されていても，ナットがガイドピンにはまらずに落下するということは当業者に周知の事項であり，換言すれば，当業者はナットをガイドピンに確実にはめるためにはナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできる限り小さくする方が良いことを技術常識の一つとして経験的に認識している。
イパーツフィーダにおいて異種ナットが混入する可能性について甲２０の５４頁右欄３０行ないし３９行には，パーツフィーダにおいては，類似形状でサイズが異なるような異種部品の混入が問題になること，そして，そのような異種部品をゲートで選別することが記載されている。また，甲３１には，特大ナット（例えばＭ１０以上）及びＭ６未満のナットを排除し，Ｍ６ナット及びＭ８ナットを選別してスポット溶接機等へ送給するパーツフィーダのボウルが記載されている。このパーツフィーダのボウルでは，排除される特大ナット及びＭ６未満のナットが，選別すべきＭ６ナット及びＭ８ナットに混入した異種ナットに相当する。さらに，甲４の「９．故障と対策」の（Ｃ）項（１５頁）では「シュートレールの途中でナットがひっかかる」という故障に，「異種ナットが混入していないでしょうか。」という確認を行なうことが説明されている。以上によれば，パーツフィーダにおいて異種ナットが混入する場合があることは，本件特許の出願時に当業者が想定し得たことであるといえる。
(2)甲１５発明について
ア前記のとおり，串刺し方式のナット供給装置において，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることは，本件特許の出願時の当業者の技術常識であり，パーツフィーダにおいて，異種ナットが混入する場合があることは，本件特許の出願時に当業者が想定し得たことである。
したがって，当業者は，本件特許の出願時に異種ナットの混入を想定し得たのであるから，甲１５の記載事項，特に第２欄３行ないし１８行の記載事項から，甲１５のナット供給装置において正規寸法よりも小さいナットが混入し磁石７に吸引されて摺動孔４内の所定位置に停止することを導き出すことができたといわなければならない。
また，当業者は，甲１５の記載事項，特に第２欄１０行ないし１２行の記載事項から，串刺し方式のナット供給装置において，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくするという出願時の技術常識を参酌することにより，案内棒６の外径は正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも自ずと大きく設定されることになるという事項を導き出すことができるといわなければならない。なお，甲１５の記載「目的ナットの螺糸孔よりも稍小径」（「螺糸孔」は「螺子孔」の誤記と認められる。）の「稍」は，「ほかの事物または普通の標準に比べて，幾分違っている物事の程度を表す語。いくらか。すこし。「―大きい」「―ぬるい」」（甲６７広辞苑）を意味する。すなわち，甲１５の案内棒は，目的ナットの螺子孔よりも，「いくらか」小径，あるいは「すこし」小径であって，本件特許明細書の従来技術の欄に記載されているガイドロッドのように「プロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大幅に小さく設定されている」のではない。したがって，甲１５の案内棒の外径は正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きいという事項が甲１５の記載事項及び当業者の技術常識から導き出されることは理の当然である。イそこで，正規寸法よりも小さいナットが甲１５のナット供給装置に混入した場合，甲１５のナット供給装置では，「導入ナット群の最前端のものは其の側辺を磁石７に吸引されて摺動孔内に位置することになる。」（第２欄１６行～１８行）とされている。
ここで，混入した正規寸法よりも小さいナットのサイズ（外径）が正規寸法のナットのサイズよりも小さいケース（本件特許公報の【００１３】に記載されたケース）を図示すると，下記【図１】のとおりである。このケースでは，正規寸法よりも小さいナットは，磁石７に吸着されて摺動孔４内に位置したとき，ナットサイズが正規寸法のナットサイズよりも小さいから，ねじ孔軸心が案内棒６の軸心よりも磁石７側に偏った状態になる（偏心量Ｅ）。そのため，案内棒６の先端部が正規寸法よりも小さいナットの上面又はねじ孔の角に当たる。すなわち，案内棒６による串刺し作用を生じない。その結果，当該正規寸法よりも小さいナットは，磁石７から外れ，案内棒６によって摺動孔４の前方の開口から弾き飛ばされる。次に，混入した正規寸法よりも小さいナットのサイズ（外径）が正規寸法のナットのサイズと同じであるケース（本件特許公報の【００１６】に記載されたケース）を図示すると，下記【図２】のとおりである。このケースでは，正規寸法よりも小さいナットのねじ孔軸心と案内棒６の軸心が一致する。しかし，案内棒６は，その外径が正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きいから，ねじ孔には入らない。すなわち，案内棒６による串刺し作用を生じない。その結果，当該正規寸法よりも小さいナットは，磁石７から外れ，案内棒６によって摺動孔４の前方の開口から弾き飛ばされる。
甲１５のナット１０，ナット１０が吸着される磁石７の吸着面，スピンドル５及び案内棒６が，本件発明２の「プロジェクションナット」，「ストッパ面」，「供給ロッド」及び「ガイドロッド」各々に相当することは自明である。
【図１】               【図２】
ウ以上によれば，本件特許の出願時の当業者の技術常識を考慮すれば，甲１５には，本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているに等しいということができる。
(3)進歩性の判断について
以上のとおり，本件発明２の構成要件Ｅは甲１５に記載されているに等しい事項であり，相違点３はこの構成要件Ｅに係る構成に関するものであるから，甲１５に記載されているに等しい事項を甲１４発明に適用して本件発明２の構成要件Ｅ（相違点３）のように構成することは，当業者であれば，容易になし得ることであるといえる。
ところが，本件審決は，甲１３装置を主たる証拠とする無効理由（無効理由７，１３，１５，２０）と，甲１４を主引用例とする無効理由（無効理由５，１８）のいずれについても，甲１４ないし１６に構成要件Ｅに相当する構成が示されていないことを理由に，理由がない（想到容易ではない）ものと結論付けた。


かかる結論は，甲１５発明の認定を誤ったものであり，その誤りがなければ，本件発明２ないし４に無効理由がないと判断することはできなかったものである（本件発明２の相違点１及び２に係る構成は，それぞれ甲１５及び甲１６に記載されている事項であり，本件発明３の構成要件Ｈに相当する構成は，本件特許の出願前に周知慣用の技術であり，本件発明４の構成要件Ｋに相当する構成は，甲１６に記載されている事項である。）。したがって，上記認定の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから，本件審決は取り消されるべきである。
(4)本件訴訟の審理範囲について
被告は，後記のとおり，原告主張の取消事由１は，そもそも最高裁判例（最高裁大法廷昭和５１年３月１０日判決・メリヤス編機事件）に抵触し，本件訴訟の審理範囲とならない旨主張する。
しかし，上記最高裁判例は，「審決の取消訴訟においては，抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は，審決を違法とし，又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」と判示したものであるところ，本件審決は，甲１５を引用例とする無効理由として，無効理由５ないし７（本件発明２に関し），無効理由１２ないし１５（本件発明３に関し）及び無効理由１８ないし２０（本件発明４に関し）を列挙し，甲１５の記載事項及び甲１５技術的事項の認定を行った上で，その判断をしている。また，本件審決は，「すなわち，甲１５技術的事項を参照すると，特許発明２のガイドロッドに相当する案内棒６を正規寸法のナット１０のねじ孔の内径よりもやや小さく設定することが示されているものの，ガイドロッドの外径を正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定して，ナットを弾き飛ばすことについて記載も示唆もない。」とも判断しており，公知事実との対比において無効原因（特許発明２の構成要件Ｅについて甲１５に記載又は示唆があるか否か）が実質的に審理判断されている。したがって，上記被告の主張は失当である。
２取消事由２（発明の明確性についての判断の誤り）について(1)本件審決は，本件発明１の構成要件Ｑ及び本件発明２の構成要件Ｅにおける「ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定され」という記載は明確であると判断した。
すなわち，本件審決は，「ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されている」との記載がガイドロッドの外径の上限の設定値を意味し，「正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定され」との記載がガイドロッドの外径の下限の設定値を意味することは明らかであるところ，これらの記載の技術的な意味は，「正規寸法よりも小さいナットを，ガイドロッドが串刺しにしてしまうことを解決しようとするものであって，ガイドロッドの先端部が確実に干渉してナットを弾き飛ばす作用を実現させようとするものであるといえる。」から，当業者であれば，正規寸法のナットが通常通りに串刺しされるように，ガイドロッドの外径の上限値を設定し，正規寸法よりも小さいナットを弾き飛ばすように，ガイドロッドの外径の下限値を設定すればよいことを当然に理解できると判断している。(2)しかしながら，これらの記載がガイドロッドの外径の上限の設定値と下限の設定値を意味するとしても，例えば，下限値についてみた場合，一般に「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」は複数種類存在する（Ｍ６ナットを正規寸法とすれば，Ｍ５ナットもＭ４ナットも存在する）から，その下限値を設定する「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」が，正規寸法よりも小さいどのようなナットを意味するのかは不明である。この点，被告は，Ｍ６を正規寸法とする場合，「正規寸法より小さいナット」がＭ５ナットを意味するものであることは自明であるとし，その論拠として，Ｍ４ナットも正規寸法より小さいナットではあるが，同じく正規寸法より小さいナットであるＭ５ナットよりガイドロッドの外径が小さいのであれば，「正規寸法より小さいナット（Ｍ５）の内径よりも大き」いとはいえないと主張するが，これは「正規寸法よりも小さいナット」がＭ５であることを前提とした論理であって，当該論理によって，Ｍ４ナットが「正規寸法より小さいナット」となることが排斥されるものではない。(3)また，被告は，審判答弁書２４頁において，「Ｍ６ナットを正規寸法とする場合，同ナットより小さいナットにはＭ５ナットも含まれるのであるから，Ｍ５ナット（正規寸法より小さいナット）のねじ孔内径（甲９〔甲２２の誤記と認める。〕によれば４．１３４ｍｍ）よりも小さい３．５ｍｍをガイドロッドの外径とする製品は，本件発明１ないし４の実施品ではない。すなわち，本件発明２の構成要件Ｅ及び本件発明１の構成要件Ｑにおける「正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている」との構成を備えていないものである。」と述べている。しかし，甲２２によれば，Ｍ５ナットにはピッチの異なる２種類があり，ピッチが０．８ｍｍであるＭ５ナット（以下「Ｍ５ナットＡ」という。）のねじ孔の内径は４．１３４ｍｍであるが，ピッチが０．５ｍｍであるＭ５ナット（以下「Ｍ５ナットＢ」という。）のねじ孔の内径は４．４５９ｍｍであるところ，このピッチの異なる２種類のＭ５ナットＡ及びＢは，いずれもそのねじ孔の内径がＭ６ナットのねじ孔の内径（例えば，ピッチが１ｍｍであるとき内径は４．９１７ｍｍ）よりも小さい。


ここで，当業者が，ガイドロッドの外径をＭ５ナットＡのねじ孔の内径４．１３４ｍｍと，Ｍ５ナットＢのねじ孔の内径４．４５９ｍｍとの中間寸法に設定した場合，「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」が，ねじ孔の内径が正規寸法のナットに最も近いものを意味すると解すれば，ねじ孔の内径が４．４５９ｍｍであるＭ５ナットＢが「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」ということになるから，ガイドロッドの外径が上記中間寸法に設定された方法及び装置は，そのガイドロッドの外径が「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」のねじ孔の内径よりも小さく，本件発明１ないし４の範囲に入らないことになる。他方，審判答弁書２４頁の記載によれば，ねじ孔の内径４．１３４ｍｍであるＭ５ナットＡが正規寸法よりも小さいナットとされているから，ガイドロッドの外径が上記中間寸法（したがって，Ｍ５ナットＡのねじ孔の内径よりも大きい寸法）にされた方法及び装置は，なお本件発明１ないし４の範囲に入ることになる。しかし，その場合，ねじ孔の内径４．４５９ｍｍであるＭ５ナットＢは，ねじ孔の内径が正規寸法のナットに最も近い，正規寸法よりも小さいナットではあるが，「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」ではないということになる。この点，被告は，Ｍ６ナットを正規寸法とする場合，Ｍ６ナットより少しでも小さいＭ５ナットＢを「正規寸法よりも小さいナット」と解すべきことは自明であると主張するが，この主張によれば，例えば，ピッチ０．８ｍｍのＭ５ナット（ねじ孔内径４．１３４ｍｍ）を正規寸法としたとき，ピッチ０．５ｍｍのＭ４．５ナット（ねじ孔内径３．９５９ｍｍ）は「正規寸法よりも小さいナット」と解されるところ，ガイドロッドの外径をＭ４．５ナットのねじ孔内径より僅かに大きい３．９６０ｍｍにしたとき，ガイドロッドの外径と正規寸法のＭ５ナットのねじ孔の内径との差は０．１７４ｍｍ（片側の隙間は０．０８７ｍｍ）という微小なものとなり，ナットの製造誤差やナット供給装置の部品の組付誤差を考えれば，正規寸法のＭ５ナットに対してガイドロッドの正常な串刺し作用がなされるとは，技術常識として到底考えられないから，被告の主張は，正規寸法のナットに対して正常なガイドロッドの串刺し作用を生じさせるという本件発明の前提を無視した当を得ないものというべきである。
(4)以上のように，本件発明１の構成要件Ｑ及び本件発明２の構成要件Ｅにおける「正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている」は，その意味するところが不明確であり，本件明細書の記載を考慮しても，当該記載の意味内容を明確に把握することができない。そのため，本件発明１ないし４の範囲が不明確になっている。本件審決は，本件発明の明確性についての判断を誤ったものであり，その誤りがなければ，明確性要件違反の無効理由（本件発明１につき無効理由２３，本件発明２ないし４につき無効理由２４）がないと判断することはできなかったものである。
したがって，上記の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから，本件審決は取り消されるべきである。
第４被告の反論
１取消事由１（甲１５発明の認定の誤り）について原告の主張は争う。次のとおり，本件特許の出願時における当業者の技術常識を勘案しても，甲１５には，本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成は記載も示唆もされておらず，本件審決の認定に誤りはない。なお，甲１５に本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているとの主張は，本件訴訟において原告が初めてした主張であり，無効審判において実質的に審理判断された事実もない（原告が無効審判において本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が開示されていると主張した引例は甲１４であり，甲１５ではない。甲１５は，構成要件Ｃに相当する構成が開示されている引例として主張されていたものである。）。したがって，原告主張の取消事由１は，そもそも最高裁判例（最高裁大法廷昭和５１年３月１０日判決・メリヤス編機事件）に抵触し，本件訴訟の審理範囲とならないものである。(1)本件特許の出願時における技術常識等についてアナットとガイドロッドのはめ合いの隙間の大きさについて(ｱ)本件明細書の【０００２】によれば，本件特許の出願前においては，ガイドロッドの外径をナットのねじ孔の内径よりも「大幅に」小さく設定することが技術常識であった。その理由は，甲２１意見書で説明したとおりである。
原告は，かかる説明は本件明細書の【０００９】，【００１０】，【００１２】及び【００１４】の記載内容と大きく矛盾すると主張するが，隙間を小さくすれば，ガイドロッドの加工精度（寸法，表面の平滑性）を高くしない限り，甲２１意見書に記載した問題点が解消せず，コストがかさむという問題があった。それゆえ，本件発明の出願前の当業者は，そのようなコストがかさむ加工を行わず，ガイドロッドとナットのねじ孔との間に十分な隙間を設けることにより，ナットのスムーズな供給を実現していたのである。
このように，本件発明の出願前の当業者には，ガイドロッドの外径を「正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定」するなどという技術常識は存在しない。したがって，甲１５に当業者の技術常識を併せて考えても，甲１５に本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているなどと認定することは不可能である。
(ｲ)原告は，串刺し方式のナット供給装置が甲４に記載されていると主張するが，甲４記載の供給装置は磁力によりナットを保持して目的箇所にナットを供給するものであり，本件発明にいう「供給ロッドのガイドロッドをねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式」（構成要件Ｃ及びＯ）が記載されているものではない。
また，串刺し方式のナットの供給装置において，ガイドロッドの位置とガイドピン（下部電極）の位置を調整する必要があることは否定しないが，甲１４の【図１】や甲１５の第１図で示されるとおり，ガイドピン（下部電極）の先端は曲面となっているのであり，ナットのねじ孔の内径とガイドロッドの外径との差が小さくなくとも，ガイドロッドとガイドピンの位置関係さえ適切に設定していれば，ナットの供給に支障が生じることはない。すなわち，ガイドピンの先端は平面ではなく，端部を最細部とする曲面であるため，ねじ孔の軸心とガイドピンの軸心が同軸でなくとも，ねじ孔の一部にガイドピンの先端が通りさえすれば，そのままねじ孔がガイドピンの曲面に沿って誘導され，最終的にナットは目的位置に位置決めされることとなるのであるから，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることが技術常識であるとの原告の主張は理由がない。


「電元社製品」に関する原告の主張も（これを技術常識ないし周知性立証の主張であると善解したとしても）失当である。
(ｳ)原告は，甲７０を引用して，串刺し方式のナット供給装置において，ナットがガイドピンに正しくはまらないという問題が周知であったと主張する。
しかしながら，本件特許の出願時には加工精度により心振れは生じなくなっており，フラフープ現象なるものも生じることはなくなっていたし，適切な調整がなされていれば，甲７０に記載されているような，「下部電極の心金上端に案内棒の下端が下降下限で接触」する（２欄２４行～２５行）などということは起こり得ない。
また，甲７０に記載されている「方向性を必要とする四角ナットやＴナット等に対してはフラフープ現象によりナットが一定方向のまま安定着地しないので，使用することができなかった。」（２欄３２行～３５行）との課題は，正規寸法のナットのねじ孔の内径よりも，ガイドロッドの外径を僅かに小さくするとの構成により解決するものではない。そもそも，甲７０は，原告が主張する問題（課題）を解決する手段として，電磁石による磁力保持方式を採用したものであり，正規寸法のナットのねじ孔の内径よりも，ガイドロッドの外径を僅かに小さくするとの構成については，記載も示唆もされてない。
したがって，原告が主張するナットとガイドロッドのはめ合いの隙間を小さくするなどという技術常識は存在せず，甲７０から導かれるものでもない。
イパーツフィーダにおいて異種ナットが混入する可能性についてパーツフィーダにおいて異種ナットが混入する場合があることは，本件特許の出願時に当業者が想定し得たことであるとの点に関し，被告も，当該課題そのものが公知であることを否定するものではない。しかしながら，甲２０に記載されているのはパーツフィーダにナットを投入する前の選別であり，パーツフィーダに正規寸法より小さいナットが混入した場合の課題及び解決手段を示唆するものではない。甲３１においては，「このゲートプレート５１とプレート４１ａで囲まれた部分には，トラック１１とは逆に軸方向外側に上向きの斜面をもつ滑降山部１７が形成されており（第４図Ｂ参照），…すなわち表向き５０ａとＭ６未満のナット５０は，ここで下方に落下させる。」（４頁５行～１３行）と，トラック１１に設けた滑降山部を用いて正規寸法より小さいナットを排除しており（実施可能性に疑問がないわけではないが），本件発明と課題の解決手段において大きく相違するものである。
(2)甲１５発明について
以上より，甲１５発明には本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載も示唆もされていないことは自明である。
甲１５には，確かに「摺動孔内には非磁性体製スピンドル摺動自在に嵌挿しスピンドルには其の中心を貫通して目的ナットの螺糸孔よりも稍小径の案内棒を嵌着して」（特許請求の範囲２）と記載されているが，当該「稍小径」との記載から，ガイドロッドの内径が正規寸法のナットのねじ孔の内径よりも小さく設定されていることは理解できるが，ガイドロッドの内径の下限を正規寸法より小さいナットの内径より大きくするとの技術的思想が甲１５に示唆されていると当業者が理解することは不可能である。原告の主張は，誤った技術常識を前提とするものであり，当を得ない。２取消事由２（発明の明確性についての判断の誤り）について原告の主張は争う。次のとおり，本件発明１の構成要件Ｑ及び本件発明２の構成要件Ｅの明確性に欠ける点はなく，本件審決の判断に誤りはない。
(1)構成要件Ｑ及びＥの解釈
本件明細書の【０００４】に記載されているとおり，ナットのねじ孔の内径には規格があり，Ｍ１０のナットが正規寸法である場合も，Ｍ８のナットが正規寸法である場合も当然存在するのであるから，これを特許請求の範囲において，一義的に数値で特定することは不可能である。したがって，本件特許においては，構成要件Ｑ及びＥ記載のとおり，正規寸法を基準に相対的にガイドロッドの外径を特定しているのである。
そして，本件明細書の記載（【０００４】及び【０００９】）から，構成要件Ｑ及びＥにおけるガイドロッドの外径の特定は，「正規寸法ナットの内径＞ガイドロッドの外径＞正規寸法より小さいナットの内径」を意味するものであることは，当業者にとって自明である。
なお，発明を特定するための事項の意味内容や技術的意味の解釈に当たっては，請求項の記載だけではなく，明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すべきことは論をまたない。
(2)原告の主張について
Ｍ６を正規寸法とする場合，本件発明１の構成要件Ｑ及び本件発明２の構成要件Ｅにおける「正規寸法より小さいナット」がＭ５ナットを意味するものであることは自明である。Ｍ４ナットも正規寸法より小さいナットではあるが，Ｍ４ナットの内径よりも大きくとも同じく正規寸法より小さいナットであるＭ５ナットの内径よりガイドロッドの外径が小さいのであれば，「正規寸法より小さいナット（Ｍ５）の内径よりも大き」いとはいえないからである。
さらに，原告の主張するＭ５ナットＡ，Ｍ５ナットＢも，いずれもＭ６ナットより小さいのであるから，内径がより大きいＭ５ナットＢを「正規寸法より小さいナット」と解すべきことは自明である（ただし，均等侵害の可能性はもちろん別である。）。
原告は，被告の無効審判における答弁書の主張を取り上げて主張するが，原告の審判請求書における主張が，ピッチを０．８ｍｍとするＭ５ナット（内径４．１３４ｍｍ）を前提とするものであったため，被告もピッチを０．８ｍｍとするＭ５ナットを前提に反論したにすぎない。上記原告の主張は，被告の無効審判における主張の前提を無視したものであり，当を得ないものである。
また，原告は，ピッチが０．８ｍｍのＭ５ナットを正規寸法とした場合，ピッチが０．５ｍｍのＭ４．５ナットの内径との差が０．１７４ｍｍしかないことを例に挙げ，ガイドロッドの正常な串刺し作用がなされるとは技術常識として考えられないとも主張するが，加工精度を向上すれば足りることであるし，そもそも明確性要件（特許法３６条６項２号）との関連が明らかでなく，主張自体失当である。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載
証拠（甲６０，６１）によれば，次の記載が認められる（図面については，別紙「本件明細書の図」を参照）。
ア技術分野
【０００１】【発明の属する技術分野】この発明は，プロジェクションナットを供給する分野におけるものであり，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させて，ナット供給を行うものに関している。
イ従来の技術


【０００２】【従来の技術】円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいては，前記ガイドロッドの外径がプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大幅に小さく設定されている。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００３】【発明が解決しようとする問題点】パーツフィーダのボウル内へ入れられるプロジェクションナットは，常に同一寸法の正規のものばかりであればよいのであるが，搬送中に何等かの原因で正規寸法以外のものが混入することがある。たとえば，ねじ孔内径が８ｍｍの正規寸法のナットを入れた部品箱とねじ孔内径が６ｍｍの異常寸法のナットを入れた部品箱とを並べて自動車の荷台に積載しているようなときには，走行中に荷台が振動するとナットが跳ねて隣の部品箱に入ることがある。あるいは，作業者がまちがって異常寸法のものを正規寸法のところへ入れることもある。このような現象により異常である６ｍｍのものがストッパ面に停止しても，ガイドロッドが細すぎるために串刺しにしてしまって通常通りに供給し，目的箇所の鋼板部品上に載置されてプロジェクション溶接がなされてしまう。このような現象が生じると，後工程でボルトを捩じ込もうとしても正規の８ｍｍ用ボルトが入らないというトラブルが発生する。【０００４】プロジェクションナットは製品の種類によって色々な寸法のものが採用されるのであるが，たとえば，自動車のドアーであればねじ孔内径が６ｍｍ，８ｍｍ，１０ｍｍといった３種類のナットが採用され，各ナットの高さや幅がねじ孔内径に応じて大きくなっており，ある箇所へのナットは８ｍｍが正規のもので，他派異常寸法ということになる。このような状況であるので上記のようなトラブルに対処しなければならないことになるのである。
【０００５】さらに，従来のプロジェクションナットの供給をシステムとして見てみると，パーツフィーダ側の送出コントロールと供給ロッドの構造・寸法との有機的な関連性が設定されていないので，異常寸法のナットに対する解決策が満足にとれていないという問題がある。
エ発明の実施の形態
【０００７】【発明の実施の形態】つぎに，発明の実施の形態を図示の実施例にしたがって説明する。まず，図２の供給ロッドの作動ユニットについて説明すると，固定電極１と可動電極２とが同軸上に配置され，固定電極１上に鋼板部品３が載置してあり，その上に置かれたプロジェクションナット４に可動電極２が密着して電気抵抗溶接がなされる。供給ロッドの作動ユニットは符号５で全般的に示されている。作動ユニット５は主として供給ロッド６とそれを案内するガイド管７と後述のパーツフィーダに接続されているナット供給管８および磁石９からなっている。【０００８】作動ユニット５の詳細構造を図１で説明すると，ガイド管７の端面１０に矩形断面のナット供給管８の先端部分を密着させて溶接してある。ナット４は図３の二点鎖線図示のごとく正方形の形でねじ孔の軸線方向に所定の高さを有しており，このような形状のナットを表裏や向きを正しく維持するために，ナット供給管８は矩形断面とされている。ナット供給管８の先端部には仮止室１１を形成する切欠き１２が設けてある。ガイド管７の下部には切除部１３によって平面１４が形成され，この平面はナット供給管８の端面１５と一連の同一平面を形成している。やや偏平な直方体をなした厚板状の磁石（永久磁石）９は，図１や図３から明らかなように平面１４と端面１５に押し付けた状態で固定されている。この固定方法の一例として，押え金具１６をボルト１７でねじ止めする方法を採用した。磁石９はやや厚い基板１８に孔１９を明け（原文ママ），そこに磁石２０をはめ込み，左右から被覆板２１，２２を密着させたもので，溶接でこの密着がなされている。磁石２０がナット４に対応した位置におかれ，被覆板２２の表面がストッパ面２８とされていて，ナットが磁石で吸着されて一時係止されていることにより，仮止室１１内における位置決めがなされている。
【０００９】ガイド管７内のガイド孔２３内に挿入された供給ロッド６は，大径のロッド部２４と小径でナット４のねじ孔２９に進入するガイドロッド２５からなり，両者の境界部に押出し面２６が設けてある。ガイドロッド２５の外径は正規寸法のナットのねじ孔２９の内径よりもわずかに小さく設定してある。その寸法を例示すると，ガイドロッド２５の外径は７．４ｍｍ，ナットのねじ孔内径は８ｍｍである。また，ガイドロッド２５の外径は正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている。図１は，ナット４が磁石９に吸引されて仮止室１１内に一時係止されている状態であり，このときにはガイドロッド２５の軸心とねじ孔２９の軸心とが同軸になっている。換言すると，このような同軸状態が得られるようにガイドロッド２５の軸心とストッパ面２８との間隔が設定されているのである。
【００１０】供給ロッド６が進出してくると，ガイドロッド２５がナット４のねじ孔内に進入して押出し面２６でナット４を押し下げてゆき，ガイドロッド２５の先端が固定電極１のガイドピン３０の直近で停止すると，今度はナット４がガイドピン２５を滑動してナットのねじ孔２９がガイドピン３０に嵌まり合うのである。供給ロッド６が進出中にナット４を押出し面２６に接触させておくために，供給ロッド６の進出速度をナットの落下速度とほぼ同じかまたはそれよりも速く設定してある。なお，供給ロッド６の進退作動は，図２に示したようなエアシリンダ２７で行わせるのが適当である。


【００１１】つぎに，図６～図１０にしたがってパーツフィーダ側について説明すると，円形のボウル３１の内側に螺旋形の送出通路３２が段状に形成され，この通路３２にナット供給管８が連続的に接続されている。ボウル３１の下側には起振部３３が設置され，円弧方向と上下方向との合成振動をボウル３１に伝達してナット送出を行うのである。計測手段３４はパーツフィーダに設置されているもので，具体的には送出通路３２に取り付けてある。図９，図１０に計測手段の具体例が図示されており，Ｌ字型のゲージ部材３５を鋼板を折り曲げて図９の符号３６の箇所で溶接してある。このようにゲージ部材３５によって閉断面状の形態になっており，図９のごとく正規寸法あるいはそれ以下のナット４は通過させるが，正規寸法よりも大きいナットは通過させないで排除するのである。この排除を行わせるために，ゲージ部材３５の上流側端縁が傾斜部３７とされ，正規寸法よりも大きいナット３８が来たら，傾斜部３７を摺動しながら送出通路３２からずれてゆき，最後にはボウル３１の底部へ転落する。図９の計測手段３４はナット４の高さと幅の両方を計測する形式であるが，これを高さだけあるいは幅だけで選別することも容易に実施できる。【００１２】本発明の作動を説明すると，まず，正規寸法よりも大きいナット３８が進んで来たときには，図１０のようにして排除される。そして，正規寸法のナット４は図９および図１０のごとく計測手段３４を通過して図１のようにストッパ面２８に一時係止されて，供給ロッド６の進出により前述のように正常な供給が果たされる。そのときの過渡状況は図４の通りであり，ねじ孔２９とガイドロッド２５との隙間はごく僅かであり，前述の例示寸法からすると片側の隙間は０．３ｍｍである。【００１３】今度は，正規寸法以下のナットは計測手段３４を通過して図５のようにストッパ面２８に一時係止されるが，同図の二点鎖線図示の正規寸法のナットと異常ナットとの寸法差は符号Ｌで示されており，したがって，ねじ孔２９もストッパ面２８側に偏心していて，供給ロッド６が進出するとガイドロッド２５の先端部がナットの上面に当たることになり，これによってナットは弾き飛ばされ，目的箇所へは供給されない。
オ発明の効果
【００１４】【効果】本発明によれば，パーツフィーダに設置した計測手段で正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを予め排除しておき，正規寸法あるいはそれ以下のナットだけをストッパ面に到達させて位置決めを行い，その後，供給ロッドを進出させるものであるから，正規寸法のナットが一時係止されているときには正常なガイドロッドの串刺し作用がなされて，正しい部品供給がなされる。もし，正規寸法よりも小さいナットがストッパ面に一時係止されているときには，ねじ孔がストッパ面側へ偏心しているので，ガイドロッドの先端部がナットの上面かまたはねじ孔の角部に当たり，串刺し作用が生じることなくナットは弾き飛ばされてしまう。したがって，前述のような異常寸法のナットが目的箇所へ供給されたり，溶接されるようなことが回避できるのである。特に，パーツフィーダにおける計測機能と一時係止状態にあるナットへのガイドロッドの作動とが有機的に関連付けられているので，一連の作動がシステマティックに行われ，しかも正規寸法よりも小さいナットを排除するための特別な機構などが全く不要なので，装置の簡素化にとって非常に有利である。【００１５】ガイドロッドの外径は，正規寸法のナットのねじ孔内径よりもわずかに小さく設定してあるので，正規寸法よりも小さいナットに対してガイドロッドの先端部が確実に干渉して弾き飛ばしがなされ，信頼性の高い作動が実現する。
これは実施例について述べることのできる効果であるが，ストッパ面とガイドロッドの軸心との距離が，正規寸法のナットに合致させて設定してあるから，正規寸法よりも小さいナットは上記距離を下回り，しかもねじ孔の内径も正規のものよりも小さくなるので，ガイドロッドの先端部はナットを確実に弾き飛ばすことになるのである。
【００１６】さらに，ガイドロッドの外径は，正規寸法よりも小さいナットのねじ孔内径よりも大きく設定してあるから，仮にねじ孔の軸心とガイドロッドの軸心とが同軸になったとしても，串刺し作用はなされずに確実に弾き飛ばしがなされる。
【００１７】計測手段は，送出通路に閉断面状の形態で設置されているので，ナットの高さあるいは幅で正規寸法またはそれ以下のものだけを通過させることが確実に達成でき，前述の一連の作動の初期の機能を高い信頼性のもとに果たさせることができる。
(2)本件発明の内容
(1)の記載によれば，本件発明の内容は，次のとおりであると認められる。ア本件発明は，供給ロッドのガイドロッドをナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてナット供給を行うものに関する（【０００１】）。イパーツフィーダの円形のボウルに振動を与えて送出したナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させた後，供給ロッドのガイドロッドをナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させて，ナットを目的箇所へ供給するものにおいては，ガイドロッドの外径は，ナットのねじ孔の内径より大幅に小さく設定されている（【０００２】）。
ウナットは，製品の種類によっていろいろな寸法のもの（例えば自動車のドアーであればねじ孔内径が６ｍｍ，８ｍｍ，１０ｍｍの３種類）が採用され，ある個所に使用されるナットは，ねじ孔内径が例えば８ｍｍのものが正規寸法のものであり，他は異常寸法ということになるところ，パーツフィーダのボウル内へ入れられるナットは，常に正規寸法のものばかりとは限らず，何らかの原因で異常寸法のものが混入することがあり，正規寸法のナット（ねじ孔内径が８ｍｍ）に混入した異常寸法のナット（ねじ孔内径が例えば６ｍｍ）がストッパ面に停止した場合でも，ガイドロッドが細過ぎる（ガイドロッドの外径が正規寸法のナットのねじ孔の内径８ｍｍより大幅に小さい）ので，そのナットを串刺しにして目的箇所に供給し，プロジェクション溶接がされてしまうため，後工程でボルトをねじ込もうとしても，正規寸法のナット用のボルトが入らないというトラブルが発生する（【０００３】，【０００４】）。
さらに，従来のナットの供給をシステムとしてみた場合，パーツフィーダ側の送出コントロールと供給ロッドの構造・寸法との有機的な関連性が設定されていないので，異常寸法のナットに対する解決策が満足に取られていないという問題がある（【０００５】）。


エ本件発明は，パーツフィーダに設置した計測手段で正規寸法よりも大きいナットをあらかじめ排除しておき，正規寸法のナット及びそれよりも小さいナットだけをストッパ面に到達させて位置決めを行い，その後，供給ロッドを進出させるようにしたことに加え，ガイドロッドの外径が正規寸法のナットのねじ孔の内径よりも僅かに小さく設定されるとともに，正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されるようにしたことにより，正規寸法のナットが一時係止されているときは，正常なガイドロッドの串刺し作用により部品供給が正しく行われる一方，正規寸法よりも小さいナットが一時係止されているときは，仮にねじ孔とガイドロッドとが同軸になったとしても，ガイドロッドの先端部がナットの上面部又はねじ孔の角部に当たってナットに確実に干渉するため，串刺し作用が生じることなく，ナットを弾き飛ばすので，異常寸法のナットが目的箇所へ供給されて溶接される事態を回避できるという効果を奏するものであり，特に，パーツフィーダにおける計測機能と一時係止状態にあるナットへのガイドロッドの作動とが有機的に関連付けられているので，一連の作動がシステマティックに行われ，しかも，正規寸法よりも小さいナットを排除するための機構が不要なので，装置を簡素化できるという効果を奏するものである（【００１４】～【００１６】）。
２取消事由１（甲１５発明の認定の誤り）について
(1)甲１５発明の認定について
原告は，本件特許の出願時の当業者の技術常識を考慮すれば，甲１５には，本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているに等しいと主張するところ，その要点は，①串刺し方式のナット供給装置においては，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることが本件特許の出願時の当業者の技術常識であったから，案内棒６（甲１５）の外径が正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きいという事項は，甲１５の記載及び当業者の技術常識から自ずと導き出されるものである，②パーツフィーダに異種ナットが混入する場合があることは，本件特許の出願時に当業者が想定し得たことであるから，当業者は，甲１５に記載されたナット供給装置において正規寸法よりも小さいナットが混入し，磁石７に吸引されて摺動孔４内の所定位置に停止することを導き出すことができた，③その場合，①の技術常識が適用されていれば，混入した正規寸法よりも小さいナットは，そのサイズ（外径）が正規寸法のナットのサイズ（外径）と同じでもそれより小さくても，案内棒６による串刺し作用を生じない結果，磁石７から外れ，案内棒６によって摺動孔４の前方の開口から弾き飛ばされる，との点にあると認められるので，以下，順次検討する。
アナットとガイドロッドのはめ合いの隙間（前記①の点）について(ｱ)原告は，串刺し方式のナット供給装置は，本件明細書（【０００２】）に従来技術として記載され，また，甲４，甲１５及び甲５７に記載されているように，本件特許の出願時において当業者に周知であり，かかるナット供給装置において，ナットを目的箇所に確実に供給するために，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることは，当業者の技術常識であったといえる旨主張する。
(ｲ)そこでまず，「串刺し方式のナット供給装置」なるものについて検討する。
ａ甲１５の記載事項
甲１５には，以下の記載が認められる（図面は省略）。「其の要旨とする所は…（中略）…スポツト溶接機（図示せず）の上下両電極１，２の軸芯に対して適宜角度α其の竪片を傾斜せしめた直角Ｌ型の非磁性体供給ヘツド３に竪軸芯に沿つた外側壁面が平面の摺動孔４と横軸芯に沿つた供給ナツトと同じ断面形状の通路溝９とをそれぞれ交叉するよう穿設し，交叉箇所外端部には磁石を其の表面が摺動孔４の外側壁面と同一平面上にあらしめるよう装着し…（中略）…，摺動孔４内には非磁性体製スピンドル５を摺動自在に嵌挿し，スピンドル５には其の中心を貫通して目的ナツトの螺糸孔（判決注：「螺子孔」の誤記と認める。）よりも稍小径の案内棒を嵌着してスピンドルの下降下限に於いて案内棒の下端が下部電極１の芯金１’上端に合致するようなし，通路溝９内には目的のナツト１０を案内シュート１１を介して導入して成る装置である。従つて導入ナツト群の最前端のものは其の側辺を磁石７に吸引されて摺動孔内に位置することになる。」
（１欄３１行～２欄１８行）
「次に斯くなされた本発明ナツト供給装置の作用に就いて述べるに，…（中略）…スピンドル５が下降行程に入り其の下部に設けた案内棒６が第２図に示す如く直下のナツト１０孔を貫通して其の下端が芯金１’に接触合致する迄下降する。すると磁石７により吸着係止されていた最前部のナツト１０は案内棒に嵌まつた状態のまま押し下げられて磁石７による吸着係止から外脱し，第４図に示す如く案内棒６に沿つて辷り落ち芯金１’に自動的に嵌り込み，板金工作物１２のナツト溶接個所に正しく一個だけ供給される」（２欄１９行～３１行）以上の記載によれば，甲１５に記載されたナット供給装置は，ナット（ナツト１０）をストッパ面（磁石７の表面）に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッド（スピンドル５）のガイドロッド（案内棒６）をナットのねじ孔（ナツト１０孔）内へ串刺し状に貫通させてナットを目的箇所へ供給するものであり，具体的には，ナット（ナツト１０）は，供給ロッド（スピンドル５）のガイドロッド（案内棒６）がナットのねじ孔（ナツト１０孔）を貫通し，ガイドロッド（案内棒６）の下端がガイドピン（芯金１’）に接触合致するまで下降すると，磁石（磁石７）による吸着係止から外れ，ガイドロッドに沿って滑り落ちてガイドピンに自動的にはまり込むものと認められる。
ｂ甲５７の記載事項


甲５７には，以下の記載が認められる（図面は省略）。「本発明を実施例の図面に就いて詳述すれば，フイダー（図示せず）から案内シユート２及び通孔１’を介して目的のナツトＮを導入するようにした供給ヘツド１の上面に莢管３を螺着し，莢管３内にスリーブ４を摺動自在に嵌挿してその外周に発条５を被嵌し，該スリーブ４内に摺動自在に莢挿した細径スピンドル６を莢管３の上端に螺着したエアーシリンダー７のピストン桿８に連結し，エアーシリンダー７の作動によって，スピンドル６が下降し，次いでスリーブ４がピストン桿８に押圧されて下降するようなし，供給ヘツド１の下面には平面Ｕ字型の板発条９を設けて，スピンドル６直下位置で目的のナツトＮを一時係止せしめるようになした」（２欄１６行～２９行）「案内シユート２及び供給ヘツド１内通孔１’にあるナツトＮは前進して其の最前部のものが其の中心をスピンドル６の中心に合致して板発条９上に載置される。此処で又エアーシリンダー７を下向きに作動させるとスピンドル６は最前部ナツトＮの中心孔を串刺しにして降下し，スピンドル６の底端が下部電極の芯金Ｂ１に接触すると続いてピストン桿８がスリーブ４を押圧して，板発条に一時係止されているナツトＮを離脱させるのである。すると該スピンドル６に嵌まつたナツトＮは第４図に二点鎖線で示す如くスピンドル６に沿つて辷り落ち芯金Ｂ１に自動的に嵌まり込み，板金工作物Ａのナツト溶接個所に正
しく一個供給される」（２欄最終行～３欄１３行）
「案内シユート２を介して送られる目的のナツト等を，スピンドル６の直下で一時的に係止するのに本発明では板発条９を使用しているが之に代え，第５図に示す如く当該個所に磁石１０を設け，該磁石１０によつて一時的に磁着させるか（この場合，ヘツド１及びスピンドル６は銅合金の如き非磁性体材料で造られる）又は其の他の機構によつて一時的に係止するようにしても同様の効果が得られる」（４欄２行～１０行）
以上の記載によれば，甲５７に記載されたナット供給装置も，ナット（ナツトＮ）をストッパ面（磁石１０の表面）に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッド（ピストン桿８）のガイドロッド（スピンドル６）でナットのねじ孔（ナツトＮの中心孔）内へ串刺し状に貫通させてナットを目的箇所へ供給させるものであり，具体的には，ナット（ナツトＮ）は，供給ロッド（ピストン桿８）のガイドロッド（スピンドル６）がナットのねじ孔（ナツトＮの中心孔）を貫通し，ガイドロッド（スピンドル６）の底端が固定電極（下部電極）のガイドピン（芯金Ｂ１）に接触するまで降下すると，磁石（磁石１０）による一時的な磁着から離脱し，ガイドロッドに沿って滑り落ちてガイドピンに自動的にはまり込むものと認められる。
ｃ甲７０の記載事項
他方，甲７０には，以下の記載が認められる（図面は省略）。「この考案はスポット溶接機へナツト（溶接用ナツト）を自動供給する装置に関する。」（１欄３４行～３５行）
「従来この種の方法及び装置において，例えば特公昭４７－４１６５５号公報（判決注：甲１５）の技術的思想は一旦待機しているナツトをそのナツトのねじ内径よりやゝ小径の非磁性体の案内棒によりナツトのねじ内径を貫通して，そのナツトを案内棒より重力を利用して，これを下部電極の心金まで移動する間に案内棒よりナツトの自重によりナツトを辷り卸すようにしたナツト供給方法，いわゆる重力利用の串刺し案内方法及び装置であることは公知技術であるが，この重力利用の串刺し案内方式においては，磁石により一旦待機しているナツトを案内棒により貫通しながら串刺してその磁石より離脱するときに，ナツトに回転力が生じたりして案内棒にからみつくようなフラフープ現象をおこしながら案内棒に沿って辷り落ち，とくにＭ４等の細径ナツトにおいてはこれに対応する案内棒自身の外径がきわめて細いためにスピンドルの下降に伴つて発生する振動により，案内棒の先方に心振れを起すと共にフラフープ現象とあいまつてそのナツトの辷り落ちる時間の異同がはげしいので，このため下部電極の心金上端に案内棒の下端が下降下限で接触して，上昇の復帰時にナツトがタイミングをはずしく（原文ママ）案内棒を辷り落ちるので，心金に供給する以前にナツトが落ち，心金に確実に嵌合しないという本来の送給機能を十分に発揮し得ないという欠点があり，…（中略）…さらに重力利用の串刺し案内方式であるから，…（中略）…貫通孔のないナツト等を供給することができないという欠点…（中略）…があつて」（２欄４行～３欄４行）
「この考案は上記の欠点を解消するためになされたもので，ナツトを溶接機の下部電極のガイドピンに，一定の方向性をもつて確実，且つ迅速に供給して安全着地させるナツト自動供給装置を提供することを目的とし，その要旨は，傾動自在に取り付けたスリーブ４内に磁性体ロツド２を設け，該磁性体ロツドをその前進行程において磁化させる電磁コイル５を該磁性体ロツドの周囲に同心的に配設し，該磁性体ロツドの外周に設けたスリーブ６に該磁性体ロツドの特定の摺動位置で前記電磁コイル５の通電を停止させる開閉器を取り付けると共に，該磁性体ロツドの通路となる前記ナツト送給用シユートの先端部分に，ナツトの供給時に開口するシヤツタ９を設けたことにある。」（３欄１１行～２４行）
「磁性体ロツド２はナツトのねじ内径よりも太径に形成され，円錐先端面を持ち，この円錐先端にナツト吸着面３が形成されている。」
（３欄３４行～３６行）
「次にこの考案の作用を説明する。通常磁性体ロツド２は上死点位置にあり，先端部はスリーブ６内に収容され，電磁コイル５には通電されていない。
シユート１０を滑落してきたナツト１３はストツパ１５とシヤツタ９によつて保持され待機している。
…（中略）…


シリンダー１の作動で磁性体ロツド２が前進を開始すると共に，電磁コイル５に通電される。コイル５の励磁によつて磁性体ロツド２は磁化されナツト１３はナツト吸着面３に吸着・保持される。この場合，ナツト吸着面３は円錐状に形成されているので，ナツトねじ孔の大小にかかわらず正確にセンタリングして吸着・保持される。磁性体ロツド２が前進を開始するときに流体シリンダ１６に連結されたシヤソタ９（原文ママ）が開放され，第３図に示すように磁性体ロツド２はナツト１３をナツト吸着面３に所定の向きで保持しながらガイドピン１４に向けて前進する。吸着ナツト１３がガイドピン１４に近接した位置でガイド８がリミツトスイツチ７を操作して電磁コイル５への通電が停止し，吸着を解除されたナツト１３はガイドピン１４に嵌入して被溶接材５０上に位置する。」（４欄９行～４０行）「ナツト吸着面３を円錐形状にこだわることなく第２図に例示するように斜円柱形状２ａとしてナツトを吸着・保持してもよい。」（６欄２行～４行）
「この考案は上記のように電磁コイルにより磁性体ロツドをその前進行程において磁化することによりロツド先端部にナツトを吸着・保持して被溶接材の所定位置まで移送供給し，吸着・保持を解除してナツトを強制的に所定の向きを維持して安定着地させるものであるから，従来の重力利用の串刺し案内方式のように下部電極に案内棒が当接の要なく，離れていても作業が可能であるから，孔なしの袋ナツト等にも使用できる。…（中略）…さらにまた，重力利用の串刺案内方式ではフラフープ現象を起したり，案内棒の心振れを発生したりしてナツトを確実に供給することができなかつたが，電磁コイルにより磁化した磁性体ロットを使用するこの考案においては正確かつ迅速にナツト
を供給できる」（６欄５行～２１行）
ｄ甲５１（特公昭５６－１０１３４号公報）の記載事項また，甲５１には，以下の記載が認められる（図面は省略）。「本発明は，シユートに沿つて一定の向きに整列給送される溶接ナツトを１個ずつスポツト溶接機の電極位置に供給するための自動供給装置に関し，とくに一連の自動組立ラインにおける生産の流れにむだなく一定の供給速度で確実に正しい位置に供給できる溶接ナツト自動供給装置の提供を目的とするものである。
一般にこの種供給装置は，たとえばシユートを滑降して給送されるナツト群を先頭のナツトから一つずつシユート終端部に設けたナツト停止具（ヒンジ板またはマグネツトなど）により一旦停止せしめ，上方から目的位置の電極上面に到達移動するプツシユ・ロツドによりそのナツトの内径を串刺ししてナツトを前記ロツドに沿つて辷らせ，電極に供給する目的および構成のものが種々量産工場において採用されている。
しかし，従来の装置は…（中略）…自動組立ラインにおける生産活動能力に直接関係の深い送給速度・時間の異同に関連した種種の問題を提供する。
すなわち，串刺しにされたナツトは前記ロツドを一定の速度で降下せず，回転しながら辷り落ちるので，その降下速度に異同が生じる。これに伴つて次の溶接作業工程に適正化された加圧・通電開始時にまだナツトが供給されていなかつたりして溶接不良に起因する事故も往々にして発生する惧れがあつた。」（２欄７行～３５行）「シユート１を通つて送給されてくるナツト群の中から先頭のナツトＮを１個ずつ一旦停止せしめるようになし前記シユート１の終端部とその斜め上方から交差するように流体圧シリンダ３を装置するとともに，引戻し状態にある前記シリンダ内のプツシユ・ロツド４の先端面５と前記シユート終端部の交差するところには，前記ロツド４と磁気回路を構造するための永久磁石６を設け，上，下電極７，８間に対向して前進する際に，前記ロツド４を磁化せしめてナツトＮを吸着・保持せしめるようになしている。
ナツトＮはロツド４の下端に吸着・保持される際にそれぞれの中心を出来るだけ合致させることが安定な吸着・保持を行なうために必要である。したがつて，該ロツド４の下端にはナツトＮをロツド４の中心に正しく位置決めするためのガイド９が取りつけ，取りはずしできるように設けられており，該ガイド９はナツトＮの吸着・離脱特性をよくするために，真鍮またはステンレス等の非磁性部材から形成されている。
したがつて，前記磁石６の磁界区域を通過するときに，前記ロツド４の先端面に生じる磁気吸着力によつてナツトを吸着する。実際に，前記ロツド４が流体圧シリンダ３の動作によりわずかに降下した際，前記ロツド先端面５のガイド９がナツトＮを位置決めし，同時に前記磁石６により磁化された前記ロツドの先端面５にナツトＮを吸着するようになし，前記ロツド４とともにナツトＮを電極８上面に前進，移送する。
ここで，とくに前記ロツド先端面５に吸着したナツトＮを効果的に自重落下させるために考究された手段は次の通りである。すなわち，前記ロツド４の先頭部４ａを磁性体の部材にし，またその後頭部４ｂを非磁性体の部材とに分けて形成し，ナツトＮを所定の位置まで吸着・移送する間は，前記磁石６の個所を磁性部材からなるロツド先頭部４ａが通過して十分な磁気吸着力を得てナツトを吸着・保持し，ナツトＮが所定の目的位置に到達したときには，磁性部材のロツド先頭部４ａが前記磁石６の箇所をすでに通過しており，前記磁石６の箇所にはロツドの非磁性部材４ｂが位置するため，前記ロツド先頭部４ａの磁気吸着力はほとんど失われており，ナツトの保持が解除されて，ナツトを自重で落下させることができる。」（３欄１７行～４欄１７行）


「このような簡単な機構によつて従来の串刺し方式の場合の，ナツトが串刺しロツドを回転しながら辷り落ちるために生ずる降下速度のバラツキのごとき問題を全く解消した。」（４欄２９行～３２行）ｅ以上の各記載に基づいて検討するに，甲１５及び甲５７に記載された各ナット供給装置は，供給ロッドのガイドロッドがナットのねじ孔を串刺し状に貫通し，ガイドロッドの先端が固定電極のガイドピンに接触するまで下降すると，ナットが磁石による一時係止から離脱し，ガイドロッドに沿って滑り落ちてガイドピンに自動的にはまり込むものであり，かかる方式（以下「滑り落とし供給方式」という。）のナット供給装置では，磁石による一時係止から離脱したナットは，供給ロッドのガイドロッドに沿って滑り落ちることでガイドピンまで移動するから，供給ロッドのガイドロッドがナットのねじ孔を串刺し状に貫通していることは，ナットの供給に必要不可欠であると認められる。これに対し，甲７０及び甲５１に記載された各ナット供給装置は，滑り落とし供給方式のナット供給装置では，ナットをガイドロッドに沿って移動させるのに重力を利用しているため，ナットが回転しながら滑り落ちてガイドロッドに絡み付くフラフープ現象を起こしたり，ガイドロッド先端が心振れを起こしたりすると，ナットがガイドロッドに沿って滑り落ちるのに要する時間が変動するので，ガイドロッドの先端が下降して固定電極のガイドピン上端と接触し，その後に上昇に転じるタイミングとナットがガイドロッドに沿って滑り落ちるタイミングとが合わなくなる結果，ナットがガイドピンにはまらなくなるとの欠点があることから，この欠点を解消するために，ガイドロッドをナットのねじ孔内に串刺し状に貫通させてナットを供給する代わりに，供給ロッドの先端の吸着面にナットを磁力で吸着・保持し，供給ロッドを固定電極のガイドピンに向けて前進させ，ガイドピンに近接した位置でナットの吸着を解除することで，ナットをガイドピンにはめる方式（以下「吸着移送供給方式」という。）を採用したものである。かかる方式のナット供給装置では，ナットは，供給ロッドの先端の吸着面に磁力で吸着・保持されたままガイドピンまで移動するから，ナットのねじ孔を串刺し状に貫通する部材を供給ロッドの先端に設ける必要はないが，仮にこれが設けられているとしても，それは，ナットの位置決めに用いられる位置決め部材であり，ナットの供給に必要不可欠なものであるとはいえない。
すなわち，甲７０に記載されたナット供給装置では，供給ロッド（磁性体ロツド２）はナットのねじ内径よりも太径に形成され，その先端に形成された吸着面（ナツト吸着面３）は円錐形状でも斜円柱形状でもよいとされており（３欄３４行～３６行，６欄２行～４行），ナットを吸着・保持する供給ロッド自体がナットのねじ孔内を串刺し状に貫通する必要はない。もっとも，甲５１に記載されたナット供給装置のように，ナットの中心とガイドロッド（ロツド４）の中心とを出来るだけ合致させるために，供給ロッドの先端の吸着面（ロツド４の先端面５）に，ナットのねじ孔内に挿入される位置決め部材（ガイド９）を設けることもでき，この位置決め部材は，ナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通する程度の長さにすることもできる（例えば，甲６９〔実公平３－５３８１３号公報〕記載の装置がこれに当たる。）が，かかる構成は必須の構成であるとはいえない。
以上のとおり，ナット供給装置がその供給ロッドの先端に，ナットのねじ孔を串刺し状に貫通する部材を備えているとしても，そのナット供給装置が滑り落とし供給方式か吸着移送供給方式かによって，その部材がナットの供給に必要不可欠か否かが変わるのであるから，その部材が持つ技術的意義や課題についても，そのナット供給装置が両方式のいずれかによって異なることが明らかである（例えば，滑り落とし供給方式のナット供給装置では，供給ロッド先端に設けられたガイドロッドは，ナットの吸着係止位置付近からガイドピンにまで達する長さを有する。このように長いガイドロッドは振動しやすいから，先端が心振れを起こしやすく，その結果，ナットがガイドロッドを滑り落ちるのに要する時間の変動は大きくなる。また，ナットが滑り落ちる距離が長い分，フラフープ現象によりナットの滑り落ち速度が少し変化しただけでも，ナットがガイドロッドを滑り落ちるのに要する時間は大きく変動することになる。これに対し，吸着移送供給方式のナット供給装置では，ナットは，供給ロッドの先端の吸着面に磁力で吸着・保持されてガイドピンに近接した位置まで移動する。供給ロッドの先端に位置決め部材が設けられ，それがナットのねじ孔を串刺し状に貫通している場合，ガイドピンに近接した位置で吸着を解除されたナットは，ガイドピンにはまる際に位置決め部材を滑り落ちることになる。ここで，位置決め部材の長さは，ガイドピンに近接した位置からガイドピンに達する程度のものにすぎないから，滑り落とし供給方式のナット供給装置のガイドロッドに比べてはるかに短い。その結果，吸着移送供給方式のナット供給装置のガイドロッドに比べて振動しにくく，先端の心振れが起こりにくいし，フラフープ現象によりナットの滑り落ち速度が変化したとしても，ナットが滑り落ちる距離が短い分，ナットが位置決め部材を滑り落ちるのに要する時間の変動も小さくなる。このように，吸着移送供給方式のナット供給装置のガイドロッドと，吸着移送供給方式のナット供給装置の位置決め部材とでは，生じ得る技術的課題も異なることになる。）。
ところで，甲４に記載されたナット供給装置は，スピンドル（供給ロッドに相当する。）の先端にナットのねじ孔を串刺し状に貫通するノーズピンを有するものの（７頁の図），吸着移送供給方式を採用するものであって（４頁２行～５行），甲１５及び甲５７に記載された各ナット供給装置（いずれも滑り落とし供給方式）とは方式を異にすることが明らかである。そうすると，甲４に記載されたナット供給装置のスピンドル先端のノーズピンは，ナットを位置決めする位置決め部材であって，これを，甲１５及び甲５７に記載された各ナット供給装置の供給ロッド（甲１５のスピンドル５，甲５７のピストン桿８）先端のガイドロッド（甲１５の案内棒６，甲５７のスピンドル６），すなわち，ナットがそれに沿って滑り落ちてガイドピンに自動的にはまり込むガイドロッドと同一視することはできない。
そうすると，そもそも，甲４，甲１５及び甲５７のそれぞれに記載されたナット供給装置を同列に並べて，「串刺し方式のナット供給装置」なる装置が本件特許出願時において当業者に周知であるか否かを論じることはできないというべきである。
(ｳ)次に，原告は，甲４の記載に基づいて，ガイドロッドと固定電極のガイドピンとの関係位置を調整することによってナットをガイドピンに確実にはめることができるようになるには，ナットのねじ孔の内径とガイドロッドの外径との差が小さいこと，すなわち，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間が小さいことが前提となるから，串刺し方式のナット供給装置でナットを目的箇所に確実に供給するために，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることは当業者の技術常識であると主張する。
しかしながら，甲４に記載されたナット供給装置は，前記のとおり吸着移送供給方式であるから，そのスピンドル（供給ロッド）の先端に設けられたノーズピンは，ナットを位置決めする位置決め部材であり，供給ロッド先端のガイドロッド（ナットがそれに沿って滑り落ちて芯金に自動的にはまり込むもの）ではない。


したがって，仮に原告が主張するように，甲４の記載から，ナットとノーズピンのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることが当業者の技術常識であると認められるとしても，それは，吸着移送供給方式のナット供給装置の供給ロッドの先端に設けられた位置決め部材についての技術常識にとどまるものである。
そうすると，方式を異にする滑り落とし供給方式のナット供給装置において，ナットと供給ロッド先端のガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることが当業者の技術常識であるかは不明というほかない。
(ｴ)また，原告は，電元社製品においても，本件特許の出願前から，ノーズピンの外径が正規寸法のナットのねじ孔内径よりも僅かに小さく設定されているとともに，正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されていたとも主張する。
ここで，原告主張の「電元社製品」とは，平成１８年５月２９日付け被告宛て電元社書簡（甲３３）で言及され，同書簡に資料２ないし４として添付されたノーズピン製作部品図（甲４１の１～３）に記載されたノーズピンを採用している電元社製溶接ナットフィーダのことであると認められるところ，甲３３の２頁１１行ないし１４行の記載によれば，電元社製品は，同書簡に資料１として添付された特公昭５６－１０１３４号公報（甲５１）に記載されたナット供給装置の実施品であるから，吸着移送供給方式を採用した装置であり，そのノーズピンは，ナットを位置決めする位置決め部材である。
したがって，仮に原告が主張するように，電元社製品のノーズピンの外径が正規寸法のナットのねじ孔内径よりも僅かに小さく設定されているとともに，正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されているとしても，甲１５に記載された滑り落とし供給方式のナット供給装置の供給ロッド（スピンドル５）先端のガイドロッド（案内棒６）の外径が正規寸法のナットのねじ孔内径よりも僅かに小さく設定されているとともに，正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されているか否かは不明というほかない。(ｵ)また，原告は，串刺し方式のナット供給装置ではフラフープ現象が発生するため，ナットがガイドピンに正しくはまらないという課題があることは甲７０で指摘されているように当業者に周知であり，当業者はナットをガイドピンに確実にはめるためにはナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできる限り小さくする方が良いことを技術常識の一つとして経験的に認識しているとも主張する。
しかしながら，甲７０には，甲１５に記載された重力利用の串刺し案内装置（滑り落とし供給方式のナット供給装置）について，フラフープ現象が起きる旨の記載はあるが（２欄４行～１９行），ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間が大きくなるほどフラフープ現象が顕著になる旨の記載はない。
原告は，上記主張の根拠として，甲７０における「ナツトに回転力が生じたりして案内棒にからみつくようなフラフープ現象をおこしながら案内棒に沿って辷り落ち，とくにＭ４等の細径ナツトにおいてはこれに対応する案内棒自身の外径がきわめて細いためにスピンドルの下降に伴つて発生する振動により，案内棒の先方に心振れを起すと共にフラフープ現象とあいまつてそのナツトの辷り落ちる時間の異同がはげしい」（２欄１６行～２４行）との記載を引いているが，これは，Ｍ４ナットのような細径ナットのねじ孔を串刺し状に貫通するには，ガイドロッド（案内棒）もそれ相応に細くなければならないという当然のことを述べているにすぎず，ナットとガイドロッド（案内棒）のはめ合いの隙間の大小について何ら言及するものではない。
(ｶ)以上のとおり，原告の主張はいずれもその根拠を欠くものといわざるを得ず，滑り落とし供給方式のナット供給装置において，ナットとガイドロッドのはめ合いの隙間をできるだけ小さくすることが本件特許の出願時における当業者の技術常識であったと認めることはできない。したがって，案内棒６（甲１５）の外径が正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きいという事項は，甲１５の記載及び当業者の技術常識から自ずと導き出されるものであるとはいえないから，前記①の点は採用できない。
イ異種ナットの混入（前記②の点）について
(ｱ)原告は，パーツフィーダに異種ナットが混入する場合があることは本件特許の出願時に当業者が想定し得たことであるから，当業者は甲１５に記載されたナット供給装置において正規寸法よりも小さいナットが混入し，磁石７に吸引されて摺動孔４内の所定位置に停止することを導き出すことができたと主張し，その根拠として，甲２０，甲３１及び甲４を挙げる。
(ｲ)そこで検討するに，甲２０には，以下の記載が認められる。「整列された部品のみ通過させるためのゲートの形状は，ちょうど姿ケージのようなもので，整列された部品のシルエットよりやや大きめの切欠きにしてある。
この方法で問題となるのは，類似形状でサイズが異なるような異種部品が混入している場合である。その大きいものはゲートでひっかかりシュートへ送り出されないが，ゲートの切欠き形状を通過するような小さいものは，整列された部品と同様，シュートへ送り出されるので，そのようなおそれのある部品については，あらかじめ選別しておく必要がある。」（５４頁右欄３０行～３９行）
この記載からは，類似形状で寸法が異なる異種部品が混入する場合があること，その場合には，正規寸法より小さいものをあらかじめ選別しておく必要があることを理解することができる。
(ｳ)また，甲３１には，以下の記載が認められる。「この考案は主として溶接ナツト（プロジエクシヨンナツト）の表裏及び大小を選別して整列した後，溶接ナツトの大小に応じて複数の排出口から各々別個に，連続的又は間欠的にスポツト溶接機等へ送給するパーツフイーダのボウルに関する。」（１頁１５行～１９行）「この考案は…（中略）…一個のボウルで二種類以上の溶接ナツト等を選別でき，溶接ナツト等の大小に応じて各々別個の排出口から送給できるパーツフイーダのボウルを提供することを目的とする。」（２頁５行～９行）


「第一ガイドプレート４１と第一ゲートプレート５１と滑降山部１７とから，所望向き（例えば裏向き５０ｂ）とサイズ（例えばＭ６以上）とが選別できる配列になつている。すなわち表向き５０ａとＭ６未満のナツト５０は，ここで下方に落下させる。」（４頁８行～１３行）「第一ガイドプレート４１に達したナット５０群のうち，特大ナツト（例えばＭ１０以上）は溝４１ｃに接触し不安定な状態となり落下し，Ｍ８以下のナツトが溝４１ｃを通過し滑降山部１７に達する。滑降山部１７においては，ナツトの自重とボウル１の振動により，所望する例えばＭ６のナツト及びＭ６の表向き５０ａのナツトは，滑降山部１７の斜面を内側に向かつて滑り落ち，…（中略）…除去される。一方，Ｍ６の裏向き５０ｂ及びＭ８以上のナツトは…（中略）…通過する…（中略）…。すなわち，ここで裏向き５０ｂでＭ６及びＭ８以上のナツトのみが通過され，他は落下される。」（７頁１５行～８頁９行。なお，「所望する例えばＭ６のナツト」は「Ｍ６未満のナツト」の誤記と認められる。）「第四ガイドレール３４を通過したナツト５０群は，第五ガイドレール３５を通過した後開口６１に達し，チエツクゲート６２にて小ナツトＭ６のみが選択されて排出口６から裏向き状態で，連設するスポツト溶接機等…（中略）…に送給される。」（９頁３行～８行）「チエツクゲート７１にて裏向き５０ｂでＭ８のナットのみ選別されて排出口７から同様にしてスポツト溶接機等…（中略）…に送給され，他はすべて落下される。」（１０頁４行～８行）
以上の記載によれば，甲３１には，例えばＭ６未満のナットからＭ１０以上の特大ナットまでが混在する中から，所望の向きと寸法のナット（例えば，裏向きのＭ６ナット及び裏向きのＭ８ナット）のみを選別し，スポット溶接機に送給するための具体的な構成を備えたボウルが記載されているものと認められる。
(ｴ)さらに，甲４の「９．故障と対策」の項（１５頁）には，「（Ｃ）シュートレールの途中でナットがひっかかる」という故障の対策として，「３異種ナットが混入していないでしょうか」との記載があり，シュートレールの途中でナットが引っ掛かった場合には，異種ナットが混入していないか確認することとされている。
この記載から，シュートレールの途中でナットが引っ掛かることの原因の一つとして，異種ナットの混入が考えられることは理解できるが，逆に，異種ナットが混入したときに，それが送給装置にまで到達し，さらにスピンドル先端の所定位置に停止することについては，言及がなく，ほかにそのような事態が生じることを示唆する証拠はない。(ｵ)以上のとおり，正規寸法より小さいナットはあらかじめ選別しておく必要があるとされており（前記(ｲ)），それを可能にする構成，すなわち，寸法が互いに異なる複数種類のナットが混在する中から所望の寸法のものだけを選別する具体的な構成も知られており（前記(ｳ)），しかも，正規寸法以外のナットが供給されると，途中で引っ掛かって，送給装置にまで到達しない可能性があることが知られている（前記(ｴ)）のであるから，当業者であれば，甲１５に記載されたナット供給装置においても，正規寸法以外のナットが供給され，途中で引っ掛かって送給装置まで到達しない事態を避けるために，正規寸法より小さいナットをあらかじめ選別する手段を設けることを当然に考えるというべきである。そして，そのような手段を設けた場合，甲１５に記載されたナット供給装置において，正規寸法より小さいナットが磁石７に吸着係止されることは，想定外の異常事態であるというべきである。
したがって，パーツフィーダに異種ナットが混入する場合があること自体は，本件特許の出願時に当業者が想定し得たことであるといえるが，当業者は，甲１５に記載されたナット供給装置において正規寸法よりも小さいナットが混入し，磁石７に吸引されて摺動孔４内の所定位置に停止することを導き出すことができたとはいえないから，前記②の点も採用できない。
ウナットの弾き飛ばし（前記③の点）について
前記のとおり，案内棒６（甲１５）の外径が正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径よりも大きいという事項は，甲１５の記載及び当業者の技術常識から自ずと導き出されるものであるとはいえないし，当業者は，甲１５に記載されたナット供給装置において正規寸法よりも小さいナットが混入し，磁石７に吸引されて摺動孔４内の所定位置に停止することを導き出すことができたということもできない。
そうすると，混入した正規寸法よりも小さいナットは，そのサイズ（外径）が正規寸法のナットのサイズ（外径）と同じでもそれより小さくても，案内棒６による串刺し作用を生じない結果，磁石７から外れ，案内棒６によって摺動孔４の前方の開口から弾き飛ばされるとの原告の主張（前記③の点）は，その前提を欠くものであって，採用できない。エ以上によれば，甲１５には，本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているに等しいということはできず，この点に関する原告の主張は採用できない。
(2)進歩性の判断について
原告は，甲１５に本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているに等しいといえることを前提として，本件発明２の相違点３に係る構成とすることは，甲１５に記載されているに等しい事項を甲１４発明に適用することにより当業者が容易になし得ることであると主張する。しかし，前記のとおり，甲１５に本件発明２の構成要件Ｅに相当する構成が記載されているに等しいということはできないから，原告の主張は，その前提を欠くものであって，採用できない。
また，甲１４発明は，送出杆１１の先端部をナットｗのねじ孔１２内に係合させてナットｗを目的箇所へ供給する形式のものであって（甲１４の【００２３】等），（磁力で吸着・保持するかは必ずしも明らかでないものの）吸着移送供給方式のナット供給装置であると認められるのに対し，甲１５に記載されたナット供給装置は，滑り落とし供給方式の供給装置であることからすると，甲１５にどのような事項が記載されているにしても，それは，滑り落とし供給方式の供給装置を前提とするものであって，吸着移送供給方式のナット供給装置である甲１４発明に直ちに適用できるものとは認められない。かような意味においても，原告の主張は採用できないものといわざるを得ない。