本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，甲１（A.ALBOUYet   al.,“AStatus   Reportonthe   DevelopmentofHFC   BlowingAgentforRigid   PolyurethaneFoams”,   POLYURETHANESWORLDCONGRESS   1997,５１４ないし５２３頁）に記載された発明，甲１及び甲１２（国際公開第９６／１４３５４）に記載された発明，又は，甲１及び甲３（特開平８－３０２０５５号公報）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである旨の請求人（原告）主張の無効理由１は採用できない。
(3)無効理由２の成否について
本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，甲４（欧州特許出願公開第０７４２２５０号明細書）及び甲５（特開平６－３０６１３８号公報）に記載された発明，甲４，甲５及び甲１に記載された発明，甲４，甲５及び甲１２に記載された発明，甲４，甲５及び甲３に記載された発明又は甲４，甲５，甲１及び甲３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである旨の請求人主張の無効理由２は採用できない。
(4)本件訂正発明１の作用効果等について
本件訂正発明１は「除くクレーム」の訂正がなされているが，「除くクレーム」とすることにより進歩性が認められるのは，先行技術と技術思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが先行技術と重なるような場合に限られるのであり，本件訂正発明１は，甲１に記載された発明及び甲４に記載された発明と技術思想としては異ならないので，「除くクレーム」の趣旨からみて，進歩性を有しないとの請求人の主張，及び，本件訂正発明が，甲１に記載された発泡剤及び甲４に記載された発泡剤に対して，顕著な作用効果を奏することは検証されていないとの請求人の主張も採用できない。
(5)したがって，請求人の主張及び提出した証拠方法によっては，本件訂正発明の特許を無効とすることはできない。
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決には，(1)本件訂正発明の認定の誤り（取消事由１），(2)本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１（取消事由２），(3)本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その２（取消事由３），(4)本件訂正発明の作用効果の認定の誤り（取消事由４），(5)本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なるとした判断の誤り（取消事由５）があり，これらは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。すなわち，
(1)本件訂正発明の認定の誤り（取消事由１）
審決は，本件訂正発明について，「『ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない』との規定は，『『ＨＦＣ－１３４ａ単独』，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ単独』及び『ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂとの併用』を含まない』と解される」，「被請求人は，いわゆる『除くクレーム』による訂正により，本件訂正発明と，甲第１号証に記載された『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を含む発泡剤又は甲第４号証に記載された『ＨＦＣ－１３４ａ』を含む発泡剤との重複を避けようとしていることは明らかであって，このような訂正の趣旨からみても，本件訂正発明が備える『（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）』との発明特定事項を，『ＨＦＣ－１３４ａ』及び『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』のどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を依然として包含していると解釈するのは適当であるとはいえない。」と判断した。
しかし，審決のした上記認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，「Ａ又はＢを含まない」という記載は，当初ＡやＢが発明に含まれていたがこれを除外する趣旨であり，「Ａ又はＢが除かれている」と同義であって否定論理和であるから，「ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂとの併用」をも含まないと解釈することは誤りである。
また，発明の要旨認定は，まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり，特許請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえない場合に限って，例外的に発明の詳細な説明中の記載が参酌されるべきであるから，「訂正の趣旨」という，特許請求の範囲の記載とも発明の詳細な説明中の記載とも無関係な要素を認定の基礎とすることは誤りである。
本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，ＨＦＣ－１３４ａを含まない場合か，ＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない場合のいずれかであるとの意味，すなわち，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包含していると認定されるべきである。したがって，審決は，本件訂正発明の認定を誤ったものであり，これが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
なお，本件訂正発明についての審決の認定に誤りがないことを前提としても，審決には，後記(2)ないし(5)の誤りがある。


(2)本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１（取消事由２）審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１は採用できない旨判断したが，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，ア審決は，本件訂正発明と甲１記載の発明とは，甲１記載の発明が「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を成分として含有する点で相違することを前提として，「甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を完全に除去することは，当業者が予測できるとはいえない。」と判断した。
しかし，審決の判断は誤りである。
甲１には，①ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが，②ＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（HydroChloroFluoro   Carbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しているから，③米国やＥＵではＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められるに至っており，④ＨＣＦＣ類に替わる代替物質が必要であることが開示され，さらに，その代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であることが開示されている（甲１・５１４頁左欄２ないし１０行，右欄２ないし２０行，５２２頁右欄６ないし１０行，甲６－２・１頁５ないし９行，２４ないし３５行，１１頁下から４ないし２行）。すなわち，甲１記載の発明は，ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する優れた熱的性能及び防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを課題とし，当該課題の解決手段として代替物質（ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を提案する発明である。上記のとおり，審決は，上記の甲１記載の発明の課題に基づきＨＣＦＣ－１４１ｂを代替する方向性を認めながら，ＨＣＦＣ－１４１ｂの熱的性能および防火性能という利点があることを根拠として，甲１に具体的に示される発泡剤組成物から，熱的性能，防火性能に優れる「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の完全除去することは当業者が予測し得ないと判断した。しかし，審決の判断は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」との甲１記載の発明の解決課題を誤り，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価した結果，甲１に示される発泡剤組成物から「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を除去し，本件訂正発明に想到することは容易でないとの結論を導いたものである。
したがって，審決は，甲１記載の発明の認定を誤り，その認定を基礎として本件訂正発明の容易想到性を判断した誤りがある。
イ審決は，「甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，単純に『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去する手法，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分に代えて代替物質として挙げられている『ＨＦＣ－２４５ｆａ』，『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』，『ＨＦＣ－２３６ｅａ』，『ＨＦＥ－２３６』などで置換する手法などの複数の手法があり，どの手法を採れば，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない。」と判断した。しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
「『ＨＦＣ－２４５ｆａ』等が『代替物質』として挙げられている」ということは，発泡剤組成物中に含まれる「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等で置換でき，かつ，置換された「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等が「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」に代わって同等の作用を発揮することを意味するから，甲１は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を含む発泡剤組成物において，発泡剤組成物中の一部又は全部の「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等に置換しても，発泡剤組成物としての作用が同等であることを開示するものである。審決が，「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等を「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の「代替物質」であること認定したにもかかわらず，これらの物質で置換する手法のいずれを採れば「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の代替物が得られるかを予測できないとするのは，誤りである。


のみならず，甲１に例示される発泡剤組成物には，ＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＣＦＣ－１４１ｂとが含まれるが，本件特許の優先日前において，複数の発泡剤化合物を含む発泡剤組成物は周知であり，ＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない発泡剤組成物はもちろん，ＨＦＣ－２４５ｆａやＨＦＣ－３６５ｍｆｃが単独で用いられることも周知であった（甲５の【請求項１】，【請求項２】，段落【００２８】ないし【００３０】，【００３７】，甲８の【請求項１】，【請求項２】，段落【００２９】ないし【００３１】，【００３８】，甲１１の【請求項１】，【請求項４】，【請求項６】，段落【００６７】，【００８０】，【００８２】，甲１９の段落【００１２】，【００１４】）。すなわち，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが，他の化合物と混合物に限らず単独でもポリウレタンフォームの発泡剤として機能することは周知の技術であり，甲１記載のポリウレタンフォームの製造に用いられるＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃと第３成分（例えば，ＨＣＦＣ－１４１ｂ）とを含む発泡剤組成物から，第３成分を取り除いた２成分の発泡剤組成物に設計変更することは当業者が容易になし得ることである。
また，甲１記載の発明が，ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを目的とする発明であることにかんがみれば，なおさら，甲１に例示される，ＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤組成物から，ＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去して使用することは，当業者が容易に想到し得るといえる。さらに，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいことが記載され（甲１・５２２頁右欄６ないし１５行，甲６－２・１１頁下から４行ないし１２頁２行），上記のとおり，本件特許の優先日当時の周知技術を示す文献には，ポリウレタンフォームの発泡剤として，ＨＣＦＣ－１４１ｂを使用せずに，ＨＦＣ－２４５ｆａやＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用することが記載されるから，甲１に示された発泡剤組成物からＨＣＦＣ－１４１ｂ成分を除去するに当たり，ＨＣＦＣ－１４１ｂ成分を除去する手法を採ることや，ＨＣＦＣ－１４１ｂ成分に代えてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置換する手法を採ることは，当業者であれば予測できることである。したがって，「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断は誤りである。ウ審決は，「甲第１号証には，・・・ＨＣＦＣ－１４１ｂは熱的性能，防火性能に優れているが，オゾンを破壊するため，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，当業者といえども，この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ－１４１ａ』に置換することは，容易に想到できるとはいえない。」，「甲第１号証に・・・具体的に示された発泡剤組成物において，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』に代えて，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』と同様にオゾン層破壊物質として規制の対象となっている『ＨＣＦＣ－１４１ａ』を用いることは，当業者といえども容易に想到できるとはいえない。」と判断した。
しかし，審決の上記判断も誤りである。
上記イのとおり，甲１記載の発明に具体的に示されている発泡剤組成物が，その成分として，代替物である「ＨＦＣ－２４５ｆａ」及び「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」とともに「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を依然として含有することは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを除去することや代替物質に置換することの容易想到性を否定する根拠とならない。甲１のみならず周知技術を開示した文献に，代替物質の示唆やＨＣＦＣ－１４１ｂを欠く構成の示唆が多々見られることからすれば，他の代替物質に比して構造が酷似している異性体であるＨＣＦＣ－１４１ａに置換することは容易である。また，「ＨＣＦＣ－１４１ａ」が法的規制の対象となっているとしても，置換が容易想到ではないとする根拠とはならない。


したがって，甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を「ＨＣＦＣ－１４１ａ」に置換することは容易想到でないとした審決の判断は誤りである。(3)本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その２（取消事由３）審決は，原告が審判手続において主張した無効理由２について，甲４記載の発泡剤組成物の「１，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４ａ）」成分は，ジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡させるのに好適であり，単に，①硬質ポリウレタンフォーム用ポリオール中への溶解性が限られていること及びＧＷＰ（地球温暖化係数）が高いとの理由で除去することや，②甲５に，ポリウレタンフォーム用の発泡剤として列挙されている化合物に「ＨＦＣ－１３４ａ」と「ＨＦＣ－２４５ｆａ」が入っているとの理由で「ＨＦＣ－２４５ｆａ」と置換することを根拠として，前記フォームを発泡させるのに好適である発泡剤が得られることを，当業者が予測できるとはいえない旨判断した。しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，甲５には，ポリウレタンフォーム用の発泡剤としての低沸点有機化合物として，「ＨＦＣ－１３４ａ（ＣＦ３－ＣＦＨ２）」と「ＨＦＣ－２４５ｆａ（ＣＦ３－ＣＨ２－ＣＨＦ２）」が並列して列挙され（甲５の請求項２，段落【０００８】），両化合物は，ポリウレタンフォーム用の発泡剤としては実質的に同様の性質を有するものとして記載されている。
他方，甲１には，硬質ウレタンフォームの製造において，ＨＦＣ－１３４ａは，硬質ポリウレタンフォーム用ポリオールへの溶解性の問題があること（甲１・５１６頁右欄１５ないし１７行，甲６－１・４頁１６，１７行），ＧＷＰ（地球温暖化係数）の値が大きく問題があること（甲１・５１６頁，Table1，甲６－１・４頁，表１）が記載されているから，当業者であれば，硬質ウレタンフォームの製造において，ＨＦＣ－１３４ａに代えて，上記のような問題のない又は問題の少ない他の発泡剤を用いる動機があるといえる。
そうすると，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ－１３４ａ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」に変更することは当業者には容易である。したがって，本件訂正発明の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである。(4)本件訂正発明の作用効果の認定の誤り（取消事由４）ア審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１及び２について，本件明細書の段落【００２７】の記載に基づいて，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，低温での熱遮断性（約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対する遮断性）に優れた発泡体を提供するという作用効果があることを認定した。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，甲１５記載の実験データ（以下「追加実験データ」という。）において，約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対する遮断性に優れた発泡体を提供できるほどの効果は示されていない。例えば，０℃においては，実施例１及び２では改善率が０％であり比較例との効果の差異が全くみられず，実施例３でもわずか０．４％の改善率であり，１０℃においては，実施例１ないし３のいずれにおいても，比較例に対する改善率は全く認められず，むしろマイナスの改善率である。仮に，その効果が一部認められたとしても，甲１５記載の追加実験データに基づく効果は，進歩性を肯定し得る程度の顕著な効果にはなり得ない。すなわち，作用効果の顕著性を理由に発明の進歩性を肯定するためには，引用文献に記載された発明に対する作用効果の顕著性が認められるべきである。本件において，追加実験データの比較例１及び２の発泡剤混合物の組成はＨＦＣ－３６５ｍｆｃが７０質量部，ＨＦＣ－２４５ｆａが３０質量部であるのに対し，甲１には，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－２４５ｆａだけでなく，さらにＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤組成物が記載され（甲１・５２１頁，Table6のSample1，甲６－２・９頁，表６の試料１）），追加実験データの比較例の発泡剤混合物と，甲１記載の発泡剤組成物とは全く異なるから，追加実験データは，甲１記載の発明に対する本件訂正発明の作用効果の顕著性を示すものではない。
したがって，甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである。


イまた，審決は，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６及び１９は，発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が，少なくとも，「ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）およびｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤を含有するかまたは該発泡剤から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤成分事項１」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件訂正発明２０は，発泡剤混合物が，少なくとも，「１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン１～５０質量％未満および１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン，１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパンおよび１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパンからなる群から選択される弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質量％超～９９質量％を含有するかまたはこれらのものから成る発泡剤混合物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤成分事項２」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）（段落【００４４】，【００４５】）等の記載から，実用に供し得る発泡体が得られることが確認できる旨判断した。しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）においては，発泡剤組成物中，１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）はそれぞれ８０質量部及び７０質量部使用されており，本件訂正発明における「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成を満たしていない。
したがって，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）の記載を前提として本件訂正発明の作用効果を認定した審決は誤りである。
(5)本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なる
とした判断の誤り（取消事由５）
審決は，甲１及び甲４には，本件訂正発明１の「低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供する」との技術思想は示されていないから，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想とは異なる旨判断した。しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，甲１記載の発明は，硬質ポリウレタンフォーム発泡剤の分野において，ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する優れた熱的性能及び防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを目的として，ＨＣＦＣ－１４１ｂに代替する物質としてＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であるとする発明である。また，本件訂正発明１も，本件明細書によれば，新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法や，当該発泡剤を提供することを目的とするポリウレタン硬質フォームの製造方法に関する発明であって，発泡剤としてＨＦＣ－３６５ｍｆｃやペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）を含み，かつ発泡剤としての組成物（組成物又は混合物）からＨＣＦＣ－１４１ｂを除くというものである。
そうすると，本件訂正発明１と甲１記載の発明は，①硬質ポリウレタンフォームの発泡剤であり，②ＨＣＦＣ－１４１ｂに代えて，③ＨＦＣ－３６５ｍｆｃやペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）を含むことで共通し，両者の技術思想は実質的に同一であるから，本件訂正発明１は，甲１記載の発明から容易想到であるというべきである。
２被告の反論
以下のとおり，審決には，取り消されるべき判断の誤りはない。(1)取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）に対し原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包含していると認定されるべきである旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
「但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない」は否定論理和であるから，この文言を有する本件訂正後の本件特許の請求項１，１１，１９及び２０は，「ＨＦＣ－１３４ａ単独の場合」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ単独の場合」，及び，「ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂとの併用の場合」を含まない，すなわち，ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂのいずれをも含まないとの意味に解するのが合理的である。審決の本件訂正発明の認定に誤りはない。(2)取消事由２（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１）に対しア原告は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解決課題を誤解し，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価して，甲１に示される発泡剤組成物から「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を除去し，本件訂正発明に想到することは容易でないと判断した審決は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。


甲１には，表６のSample1の発泡剤組成物が，「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する優れた熱的性能および防火性能を犠牲にしても，オゾン層の破壊を最小限に防ぐことを課題とし，当該課題の解決手段として代替物質（ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を提案する発明である」ことを示す記載は何ら存在しないから，原告の上記主張は，甲１の記載に基づかないものである。また，ＨＣＦＣ－１４１ｂは優れた熱的性能及び防火性能を備えた発泡剤であるから，ＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に使用しないことは本件特許の優先日当時の当業者にとって現実的な選択肢ではなかった。そのため，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂの使用をいずれは廃止しなければならないかのような説明が存在するものの，表６では依然としてＨＣＦＣ－１４１ｂが使用されている。そうすると，甲１記載の発明（表６のSample１）はＨＣＦＣ－１４１ｂを含むことを前提としていることは明らかであり，当業者といえども，ＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去することを容易に想到することはできない。
したがって，甲１に具体的に示されている発泡剤は依然としてＨＣＦＣ－１４１ｂを含むものであり，この発泡剤からさらに熱的性能，防火性能に優れるＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去することは，当業者の容易になし得ることではないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
イ原告は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
甲１記載の発明（表６のSample１）からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去するとしても，当該除去の方法は様々な選択肢が存在するから，甲１記載の発明である「ＨＦＣ－２４５ｆａ」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」及び「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」の混合物を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」と「５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」の混合物で置換する必然性は存在しない。
また，仮に，甲１の表６のSample１の発泡剤混合物においてＨＣＦＣ－１４１ｂの存在していた分を表６記載の他の発泡剤で置き換えるにしても，表６にはＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－２４５ｆａしか記載されていない以上，Sample１におけるＨＣＦＣ－１４１ｂの置換物の選択肢は，「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「ＨＦＣ－２４５ｆａ」の２つしか存在しない。
ここで，同表のサンプル１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ－１４１ｂを全てＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置き換えると，発泡剤混合物の質量％ベースでの配合割合（乙１・１２頁）によれば，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの量は５１．６（２０．１＋３１．５）質量％となり，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの配合量を５０質量％未満に限定している本件訂正発明に至ることはできない。また，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，他の発泡剤（ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＣ－１４１ｂ）とは異なり，引火点（－２５℃）を有するという観点から（甲１・５１８頁，Table4，甲６－１・７頁，表４），当業者は，安全性のため，発泡剤中の可燃性のＨＦＣ－３６５ｍｆｃの含有量を減らそうと動機づけられる（乙１・１３頁）。そうすると，同表のサンプル１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置換して本件訂正発明の構成に至ることは，本件特許の優先日当時の当業者にとって動機づけがなく，容易とはいえない。


一方，同表のSample１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＦＣ－２４５ｆａに置換すると，ＨＣＦＣ－１４１ｂの沸点は３２．１℃で室温（２５℃）では液体であるのに対し，ＨＦＣ－２４５ｆａの沸点は１５．３℃で室温では気体であるから（甲１・表４），発泡剤混合物の蒸気圧が高くなり保存中に容器が破裂する可能性が高まる，通常の気温での作業中にＨＦＣ－２４５ｆａが気化して発泡剤組成の正確な制御が困難となるなど，安全性及び発泡体の製造の観点で不都合が生じる。また，甲１・５２２頁右欄の「ZEROODP“LIQUID”BLOWINGAGENTS-HFC-365mfcCUSTOMERS’EVALUATIONS」の欄には，ＨＦＣ－１４１ｂの代替品として液状発泡剤が好ましい旨が示唆されている。そうすると，本件特許の優先日当時の当業者にとって，甲１の表６のサンプル１の発泡剤混合物において，液体のＨＣＦＣ－１４１ｂを気体のＨＦＣ－２４５ｆａに置換する動機づけがない。しかも，同表のSample１中のＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＦＣ－２４５ｆａ（又はＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）に置換すると，溶解性の点で同等の発泡剤ができないことは当業者の予測し得る範囲である（塩素原子は溶解性に大きな影響を与えるが，上記置換によって塩素原子が完全に無くなってしまう。）。したがって，本件訂正発明が甲１記載の発明から容易に想到できたとはいえず，「甲第１号証に具体的に記載された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複数の手法があり，どの手法を採れば，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない」とした審決の判断に誤りはない。ウ原告は，甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を，異性体で構造が酷似する「ＨＣＦＣ－１４１ａ」に置換することは，容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
ＨＣＦＣ－１４１ａが本件特許の優先日前に発泡剤の分野で周知，慣用であったことを示す証拠はない。
また，一般に，化学構造が類似しているからといって，直ちに同一の用途に使用できるとは限らず，発泡剤の分野においても，発泡剤分子の構造は厳密に区別されており，ＨＣＦＣ－１４１ｂとＨＣＦＣ－１４１ａのように構造異性体の関係にある２つの発泡剤分子が直ちに互換的に使用できるとは限らない。そうすると，化学構造の類似性を根拠に，甲１の表６のSample１においてＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＣＦＣ－１４１ａに置換することを当業者が容易に想到し得るとはいえない。さらに，原告の主張によれば，甲１には，ＨＣＦＣ類は将来的に全廃される方向である旨が記載されているというのであるから，当業者は，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代わりに，同じくＨＣＦＣ類であるＨＣＦＣ－１４１ａを使用してみようとするはずがない。
(3)取消事由３（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その２）に対し原告は，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ－１３４ａ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」に変更することは当業者にとって容易であり，困難性は存在しないから，本件訂正発明の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
甲４記載の発明とは，「１，１，１，２－テトラフルオロエタン８４～８８部と１，１－ジフルオロエタン１２～１６部からなる発泡剤組成物」であり，１，１，１，２－テトラフルオロエタンはＨＦＣ－１３４ａに相当する。審決において，甲４記載の発明におけるＨＦＣ－１３４ａは，フッ素化クロロ炭化水素と同様にジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡させるのに好適であるとの知見に基づいて採用されたものであり，甲４の特許請求の範囲に，「１，１，１，２－テトラフルオロエタンと，・・・さらに別の１つの発泡成分と」と記載されるとおり，ＨＦＣ－１３４ａは甲４記載の発明の必須成分であるから，甲５にＨＦＣ－２４５ｆａが記載されているからといって，甲４記載の発明におけるＨＦＣ－１３４ａをＨＦＣ－２４５ｆａに置換することは当業者が容易になし得ることではない。


また，甲７（甲４の訳文）において，ＨＦＣ－２４５ｆａは，「１，１，１，２－テトラフルオロエタンと，既知の液体物理発泡剤，具体的には沸点が８０℃未満である易揮発性有機化合物と，を含む２成分系発泡剤組成物」の態様に関する説明部分に記述があるのみである。具体的には，１，１，１，２－テトラフルオロエタンと組み合わされ得る前記「易揮発性有機化合物」の一例の「ハロゲン化炭化水素」の一例の「フルオロ炭化水素」の一例として挙げられている（Ｒ２４５ｆａ）にすぎない（甲７・３頁）。そうすると，ＨＦＣ－２４５ｆａ（Ｒ２４５ｆａ）は，ＨＦＣ－１３４ａ（１，１，１，２－テトラフルオロエタン）と組み合わされ得る他の発泡剤の一例として記載されていることは明らかである。したがって，甲４記載の発明において，ＨＦＣ－１３４ａをＨＦＣ－２４５ｆａに置換することは，甲４に接した当業者が容易に想到できるものではない。(4)取消事由４（本件訂正発明の作用効果の認定の誤り）に対し原告は，本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
本件訂正発明の技術思想は，（ａ）５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，及び，（ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤の組み合わせを使用することによって，低温での熱伝導性が改善された発泡材料を製造することができるとするものである（甲１５，本件明細書（甲１７）の段落【００２７】）。
甲１５の表１ないし３によれば，「３０質量部のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「７０質量部のＨＦＣ－２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（実施例１ないし３：本件訂正発明に対応）と，「７０質量部のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「３０質量部のＨＦＣ－２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（比較例１ないし３：本件訂正発明の範囲外）の両者をそれぞれ使用してポリウレタン硬質フォーム及びポリスチレン（熱可塑性プラスチック）を製造した場合に，－１０℃～－３０℃の低温において，実施例１ないし３の方が比較例１ないし３よりも熱伝導率が低く，断熱性に優れていることが実証されている。そうすると，本件訂正発明が，上記の技術思想に基づく作用効果を発揮することは明らかである。また，原告は，甲１５の追加実験データに基づく効果は，甲１記載の発明に対する本件訂正発明の作用効果の顕著性を示すものではなく，したがって，顕著な効果はないと主張する。
しかし，原告の主張は誤りである。甲１記載の発明と本件訂正発明とは，技術思想において相違する。本件訂正発明が，上記の技術思想に基づく所望の効果を奏するのに対し（甲１５），甲１には，発泡剤（組成物又は混合物）の５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃを特定の他の発泡剤と組み合わせて使用することによって，特に，低温での熱遮断特性に優れた発泡体を提供することができる点について記載も示唆もされていない以上，甲１記載の発明と本件訂正発明とを対比した実験結果がなくとも，甲１の記載に基づいて本件訂正発明の構成に容易に想到することはない。
したがって，本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断に誤りはない。(5)取消事由５（本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なるとした判断の誤り）に対し
原告は，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想とは異なる旨判断した審決は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
本件訂正発明１は，（ａ）５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，及び，（ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤の組み合わせを使用することによって，低温での熱伝導性が改善された発泡材料を製造することができるというものであり，本件訂正発明１は甲１記載又は甲４記載の発明と技術思想において異なる。
本件訂正において加入された「ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない」の記載は，本件特許に係る発明が有していた甲１又は甲４記載の発明との重複を排除して，それらの発明と異なるものであることを明りょうとするためのものであり，本件訂正後の本件訂正発明１は，甲１又は甲４記載の発明と異なる。原告の主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り及び作用効果の認定の誤り）の誤りがあると解する。なお，原告主張に係る取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）は理由がないが，事案にかんがみ，この点を先に判断する。


１取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）について原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との構成は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包含していると認定されるべきである旨主張する。しかし，原告の主張は，採用の限りでない。すなわち，本件において，「ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない」との構成は，「ＨＦＣ－１３４ａのみを含む場合」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と理解するのが相当である。
なお，被告は，本件訂正において，特許査定時の特許請求の範囲の請求項１，１１，１９及び２０各記載の発泡剤（組成物又は混合物）について「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」の記載を加えるとともに，請求項においてＨＦＣ－１３４ａに関する記載を削除していること，本件訂正は，原告が審判手続において引用した甲１（ＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤），甲４（ＨＦＣ－１３４ａを含む発泡剤）に記載される先行技術との重複部分を削除したが，同訂正は，本件訂正発明の新規性を確保する趣旨でされたのが合理的と解されること（乙３），本件訂正が認められていること（本件訂正の可否については争われていない。）に照らすならば，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，「ＨＦＣ－１３４ａのみを含む場合」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と解するのが相当である。したがって，審決の本件訂正発明の認定に誤りはなく，原告の主張は理由がない。２取消事由２（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１）について審決は，本件訂正発明と甲１記載の対比・検討に当たって，甲１発明は「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を含有する点が，本件訂正発明との相違点であることを前提とした上で，その容易想到性の有無について，「甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を完全に除去することは，当業者が予測できるとはいえない。」，「甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複数の手法があり，どの手法を採れば，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない。」，「甲第１号証に・・・具体的に示されている発泡剤組成物は，・・・『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，当業者といえども，この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ－１４１ａ』に置換することは，容易に想到できるとはいえない。」として，甲１に記載された混合気体から，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分事項２を，当業者といえども容易に想到できないと判断した。
これに対し，原告は，①「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解決課題を誤解し，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価して，本件訂正発明に想到することは容易でないとした審決の判断，②「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断，③甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を，異性体で構造が酷似する「ＨＣＦＣ－１４１ａ」に置換することは，容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は，いずれも誤りである旨主張する。以下，この点について検討する。
(1)甲１の記載内容
甲１（甲６－２は訳文）には次の記載がある。
ア甲６－２    １頁５ないし９行
「近年，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤の分野に大きな変化が起こっている。当初，ＣＦＣ－１１が，実使用されている唯一の発泡剤だったが，様々な代替物質が登場するようになった。その中でも，ＨＣＦＣ－１４１ｂは，高い熱的性能および防火性能が求められる場合に選択される製品になっている。しかし，オゾン層に影響を与えないと考えられる新世代の発泡剤を検討する時期がすでにやって来ている。」
イ甲６－２    １頁２４ないし２９行


「ポリウレタンフォーム中に発泡剤として使用される製品に関しては，モントリオール議定書に基づき，１９９６年１月１日以降，先進国におけるＣＦＣ類の製造が禁止された。「５条国」に関しては，２０１０年までに製造を終了しなければならない。ＨＣＦＣ類もこれに含まれており，先進国における２０２０年の廃止スケジュール（２００４年から２０２０年にかけて段階的に削減），５条国における２０４０年の廃止スケジュール（２０１６年から２０４０年にかけて段階的に削減）が決まっている。」
ウ甲６－２    １頁３０ないし３５行
「この議定書の枠組みの中で，米国や欧州連合（ＥＵ）などの幾つかの国は，すべてのオゾン破壊物質の全廃に向けてさらに前進することを決定した。例えば，米国は，２００３年までにＨＣＦＣ－１４１ｂを段階的に廃止しなければならないことを決定した。・・・ＥＵにおいては，ＨＣＦＣ類は２０１４年までに廃止されるであろう。」
エ甲６－２    ５頁１４行ないし３１行
「ＨＣＦＣ－１４１ｂのすべての用途において置き換えが可能となる真の意味での「液状」ＨＦＣ代替物質が依然として求められている。その候補は既に幾つか現れている。・・・その中には，ペンタフルオロプロパンの３種の異性体，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２３６ｅａ，およびＨＦＥ－２３６・・・がある。これらの分子をいずれも発泡剤として用いて同一条件下で試験した。・・・これらの結果から，以下の傾向を略述することができる。
・３種のペンタフルオロプロパン異性体，すなわちＨＦＣ－２４５ｃａ，ＨＦＣ－２４５ｅｂ，およびＨＦＣ－２４５ｆａは，調査したすべての分野，すなわち熱伝導率（初期および熟成後の両方），圧縮永久歪み，および連続気泡率において良好な特性を与える。
・この最適化されていない処方に関しては，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来の発泡剤よりわずかに劣っている。より適した界面活性剤・・・を使用すれば，結果は間違いなく向上するであろう。・・・」
オ甲６－２    １１頁２ないし７行
「上記液状ＨＦＣ類を用いて発泡させたポリウレタンフォームの長期熱特性を評価できることは，ＨＣＦＣ－１４１ｂ代替物質に関する他の大きな関心事である。この問題に対応する１つの方法は，フォームの熱伝導率の劣化を観察することである。・・・ポリウレタンフォームの気相組成を観測し，これらの発泡剤がポリウレタンフォームから放散される速度を分析することもできる（独立気泡硬質ポリウレタンフォームの長期熱効率・・・は，発泡剤のフォーム外への放散に非常に依存することが見出された。）。」
カ甲６－２    １１頁１８ないし４３行
「最も有望な数種の代替物質の放散を比較調査するための最初のステップとして，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの混合物を用いて２種類のポリウレタンフォームを調製した。上述の手順に従い分析した２種類のポリウレタン試料の初期の気泡に含有される気体を表６に示す。この分析の後，一方の試料を室温で熟成させ，他方を７０℃で熟成させた。このケースでは，我々は，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体積分率の比を測定した。実際，ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率に対するＨＣＦＣ－１４１ｂの体積分率は，単純に，気相中に存在するＨＦＣ－２４５ｆａの量に対する同じ気相中のＨＣＦＣ－１４１ｂの量の比率である。空気またはＣＯ２の量に依存する全体の体積は，もはや無関係である。より詳しくは，気相中の物理的発泡剤（ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ，またはＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）の量は，幾つかの機構，すなわち発泡剤のフォーム外への放散，ポリマーマトリックス内への溶解，または気泡内部における凝縮によってのみ減少する。発泡剤の量の増加が観察される唯一の可能性は，マトリックスから気相中への脱着により起こるものであろう。通常の環境下では，このようなことが起こるとは考えにくい。


例えば，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率の比が増加している場合は，気相中のＨＦＣ－２４５ｆａの量がＨＣＦＣ－１４１ｂよりも速く減少していることを意味している。一方，この比が低下した場合は，ＨＣＦＣ－１４１ｂの量がＨＦＣ－２４５ｆａよりも速く減少したことを意味している。・・・室温での最初の放出を分析する。いずれも場合も，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体積分率の比は時間とともに低下する。これは，ＨＣＦＣ－１４１ｂがフォームの気相からＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃよりも速く消失することを意味している。したがって，この２種類のＨＦＣ類のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と期待できる。７０℃における放出の場合，この比は最初に著しく低下した後，一定になる。この放散比較調査から，ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃのいずれかで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ－１４１ｂで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであるといえる。」
キ甲６－２    １１頁４４ないし４６行
「我々の得た結果は，効率の高いゼロＯＤＰのＨＣＦＣ－１４１ｂ代替物質が確かに存在することを示している。これらの中でも，硬質ポリウレタンフォーム用の発泡剤としての性能だけでなく製造の容易さも考慮する場合は，ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望なようである。」
ク甲６－２    １２頁１３ないし１７行
「・・・ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤としての可能性をはっきりと示す非常に希望的なものである。・・・その候補を許容可能な発泡剤と認定するには多くの要素（環境への影響，毒性，燃焼性，およびフォームの性能）が必要である。・・・」
(2)判断
ア上記(1)   認定の事実によれば，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが（ア），ＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（HydroChloroFluoroCarbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており，米国やＥＵではＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められており（イ，ウ），ＨＣＦＣ類の代替物質としては，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であること（エないしキ）が開示されているといえる。


また，上記(1)エには，ＨＣＦＣ－１４１ｂの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補として，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｆａ等があり，発泡試験の結果，ＨＦＣ－２４５ｆａは，調査した熱伝導率，圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来の発泡剤よりわずかに劣るものの，より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられること，同オ，カには，この２種類のＨＦＣ類（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｆａ）のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と期待でき，放散比較調査から，ＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ－１４１ｂで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されている。以上の記載によれば，甲１（甲６－２）には，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお，ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると，甲１（甲６－２）において，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測できないとした審決の判断は，合理的な理由に基づかないものと解される。イしたがって，原告の上記①及び②の主張は理由があり，上記③の主張について検討するまでもなく，甲１に記載された混合気体から，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分事項２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りである。
３取消事由４（本件訂正発明の作用効果の認定の誤り）について審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１及び２に関し，「本件訂正発明１，２，４～１２，１４～１６及び１９は，発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が，少なくとも，発泡剤成分事項１を発明特定事項として備えることにより，また，本件訂正発明２０は，発泡剤混合物が，少なくとも，発泡剤成分事項２を発明特定事項として備えることにより，本件当初明細書の例１のｂ）～ｃ）（段落【００４４】～【００４５】），例２，例２のｂ）及び例２のｄ）（段落【００４７】，【００５０】及び【００５４】）並びに例３のａ）（段落【００５６】）の記載から，実用に供し得る発泡体が得られることが確認できるものであり，さらに，本件当初明細書の段落【００２７】に『本発明方法により得ることができるポリウレタン発泡材料の特殊な利点は，低い温度の場合，多くの場合に約１５℃を下廻る温度で効力を生じることにある。意外なことに，本発明方法により得ることができるポリウレタン発泡材料は，純粋な炭化水素から製造された発泡材料よりも有利な熱伝導率（即ち，熱移行がよりいっそう低い）を有するだけでなく，純粋なペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を有する発泡材料と比較した場合であっても熱伝導率は僅かである。ペンタフルオルブタン，有利に１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタンおよび上記に他の発泡剤の少なくとも１つを有する発泡剤混合物を有する十分に独立気泡のポリウレタン発泡材料において，熱伝導率，即ち熱遮断能に関連して使用された発泡剤混合物の相乗効果は顕著なものである。従って，ペンタフルオルブタン，有利にＨＦＣ－３６５ｍｆｃおよび上記の発泡剤の少なくとも１つの他のものを使用しながら得ることができるポリウレタン発泡材料は，約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対して遮断するのに特に好適である。』と記載されているように，低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供することができるという効果を奏するものであって，この効果は，・・・平成１８年１月２０日付け意見書（判決注甲１５のことである。）に掲載された追加実験データによっても確認できるものである。」と判断した。
これに対し，原告は，①甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである，②本件当初明細書の段落【００４４】，【００４５】記載の実施例（例１のｂ），ｃ））は，本件訂正発明における「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成要件を満たさないから，上記実施例から本件訂正発明の作用効果を認定した審決は誤りである旨主張する。以下，この点について検討する。


平成２８年７月１３日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（行ケ）第１０１８６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年６月２２日
判     決
原告     Ｘ
同訴訟代理人弁理士    河    野        誠
河    野    生    吾
楠              和    也
被告     特   許   庁   長   官
同指定   代理人      谷     垣    圭      二
小    野    忠      悦
住    田    秀      弘
山    村              浩
冨    澤    武      志
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１４－４５９５号事件について平成２７年８月６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴原告は，平成２３年４月１５日，発明の名称を「アンカーピン」とする特許出願（特願２０１１－９１３７６号。以下「本願」という。甲５）をしたが，平成２５年１２月６日付けで拒絶査定（甲６）を受けた。
⑵そこで，原告は，平成２６年３月１０日，これに対する不服の審判を請求するとともに（甲７），同日付け手続補正書（甲８）により特許請求の範囲及び明細書を補正した。
⑶特許庁は，上記審判請求を不服２０１４－４５９５号事件として審理を行った。原告は，平成２７年２月２３日付けで拒絶理由通知（甲９）を受けたことから，同年４月２７日付け手続補正書（甲１０）により特許請求の範囲及び明細書を補正した（以下「本件補正」という。）。
⑷特許庁は，平成２７年８月６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同年８月１８日，その謄本が原告に送達された。
⑸原告は，平成２７年９月１５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，平成２７年４月２７日付け手続補正書（甲１０）により補正された次のとおりのものである。以下，この請求項１に記載された発明を「本願発明」といい，本件補正後の明細書（甲５，８，１０）を「本願明細書」という。
【請求項１】岩盤（１０）又は岩塊（５）からなる対象物に穿設された埋設穴（１１）に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部（１３）と，該挿入部（１３）の埋設穴（１１）への挿入時に対象物から露出して取付具（３）が取付けられる取付部（１２）とを一体的に形成し，埋設穴（１１）へのグラウト（２０）注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって，前記挿入部（１３）は，一端側が取付部（１２）側から延設された中間部（１４）と，該中間部（１４）の他端側から挿入端側に向かって径を次第に拡大させる外周面からなる係止面（１６ａ）を含む係止部（１６）とによってくさび型に形成し，中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを滑らかに連接されて一体の外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体成形し，挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成したことで，前記係止面（１６ａ）に対して垂直に作用する楔力（Ｗ）を作用させるように構成したアンカーピン。
３本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願発明は，下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明１」という。）及び下記イの引用例２に記載された発明（以下「引用発明２」という。）並びに下記ウ及びエの各周知例記載の周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
ア引用例１：特開２０１０－２８５８２６号公報（甲１）イ引用例２：特開２００７－６３８８２号公報（甲２）
ウ周知例１：昭６０－２３５２０号公報（甲３）
エ周知例２：特開２００４－２６３５６１号公報（甲４）⑵本件審決が認定した引用発明１，本願発明と引用発明１との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明１
岩層ｃに穿孔したモルタル注入孔３１，４１に，突起３３０，４３０のない部分より径が大きい，突起３３０，４３０を備えた部分を有するアンカーロッド３３，４３を挿入し，モルタルの凝固後，縦横ロープ２ａ，２ｂを，岩層ｃから露出した，アンカーロッド３３，４３の上端部を経由するように取り付けるためのアンカー３，４において，アンカーロッド３３，４３のモルタル注入孔３１，４１に挿入される部分が，アンカー３，４の軸方向に沿って直線状に延びる棒状であって，アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されている，アンカー３，４。
イ本願発明と引用発明１との一致点
岩盤（１０）又は岩塊（５）からなる対象物に穿設された埋設穴（１１）に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部（１３）と，該挿入部（１３）の埋設穴（１１）への挿入時に対象物から露出して取付具（３）が取付けられる取付部（１２）とを一体的に形成し，埋設穴（１１）へのグラウト（２０）注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって，前記挿入部（１３）は，一端側が取付部（１２）側から延設された中間部（１４）と，該中間部（１４）より径を拡大させた外周面からなる係止面（１６ａ）を含む係止部（１６）とによって形成し，中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを連接されて外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体的に形成したアンカーピンである点
ウ本願発明と引用発明１との相違点
(ア)相違点１


挿入部（１３）の形状に関して，本願発明は，「中間部（１４）と，該中間部（１４）の他端側から挿入端側に向かって径を次第に拡大させる外周面からなる係止面（１６ａ）を含む係止部（１６）とによってくさび型に形成」するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を「成形し，挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成したことで，前記係止面（１６ａ）に対して垂直に作用する楔力（Ｗ）を作用させるように構成」するのに対し，引用発明１の「アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分」は，くさび型に形成したものではない点
(イ)相違点２
挿入部（１３）の成形に関して，本願発明は，「中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを滑らかに連接されて一体の外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体成形」するのに対し，引用発明１の「アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，
４３０のない部分」は一体的に形成されている点
４取消事由
⑴本願発明の容易想到性の判断の誤り（取消事由１）
ア引用発明１の認定の誤り
イ本願発明と引用発明１の一致点及び相違点２の認定の誤り
ウ相違点１の容易想到性の判断の誤り
エ相違点２の容易想到性の判断の誤り
⑵手続違背（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（本願発明の容易想到性の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴引用発明１の認定の誤りについて
本件審決が認定した引用発明１（前記第２の３⑵ア）のうち，「アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されている」との部分は，引用例１に開示も示唆もされていないのであるから，引用発明１は，上記部分を除いた「岩層ｃに穿孔したモルタル注入孔３１，４１に，突起３３０，４３０のない部分より径が大きい，突起３３０，４３０を備えた部分を有するアンカーロッド３３，４３を挿入し，モルタルの凝固後，縦横ロープ２ａ，２ｂを，岩層ｃから露出した，アンカーロッド３３，４３の上端部を経由するように取り付けるためのアンカー３，４において，アンカーロッド３３，４３のモルタル注入孔３１，４１に挿入される部分が，アンカー３，４の軸方向に沿って直線状に延びる棒状であるアンカー３，４。」とすべきである。すなわち，「突起３３０，４３０を備えた部分」と「突起３３０，４３０のない部分」が，連結されているということと，一体的に形成されているということは，語義や技術内容において全く異なる。しかも，①アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分の外周面は，多数の凹凸を有していること及び②突起３３０，４３０のない部分の外周面は，凹凸のない曲面状に成形されていることを併せ考えれば，上記２つの部分は，製造工程上も別部品として加工された上で接続されている可能性も高く，この点からも，一体的に形成されていないことが十分に想定される。
⑵本願発明と引用発明１との一致点及び相違点２の認定の誤りについて
ア一致点の認定の誤りについて
(ア)本件審決は，引用発明１について「アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されている」と認定し，これを前提として，「中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを連接されて外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体的に形成」している点を，本願発明との一致点として認定したが，前記⑴のとおり，上記前提自体，誤りである。
(イ)引用例１には，アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分が突起３３０，４３０のない部分とどのように接続又は連結されているかについての記載も示唆もなく，また，【図３】及び【図４】に示されるように，アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分は，突起３３０，４３０のない部分に対して径が急拡大され，上記両部分の外周面の境界には，アンカーロッド３３，４３の各軸方向に直交する面を介した段差が形成されており，したがって，両外周面が連接されているということはできない。
仮に，アンカーロッド３３，４３における突起３３０，４３０を備えた部分とこれらの突起がない部分とが連結されていたとしても，両外周面が連接されたことにはならない。
以上によれば，上記両外周面は，本願発明のいう「連接されて」いるということはできない。
イ相違点２の認定の誤りについて
本件審決が相違点２について引用発明１のアンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分は一体的に形成されていると認定した点は，前記⑴のとおり誤りである。相違点２は，正しくは，①本願発明が，中間部（１４）の外周面と係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを滑らかに連接させて一体の外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）と一体成形するのに対し，②引用発明１は，突起３３０，４３０を備えた部分とこれらのない部分が一体成形されていると断定できず，また，両者の外周面が滑らかに連接されて一体の外周面を形成していない点とすべきである。
⑶相違点１の容易想到性の判断の誤りについて
本件審決は，引用発明１において，引用発明２を適用し，相違点１に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易にできたと判断したが，以下のとおり，上記判断は，誤りである。
ア阻害要因について
引用例２には，引用発明２のテーパーナット４３の使用に当たり，ボアホール２の最深部に形成された拡幅孔２ａが必要不可欠とされている（【請求項１】，【００１４】，【００１５】）にもかかわらず，引用発明１のモルタル注入孔３１，４１には，拡幅孔２ａに相当するものが形成されていない。よって，拡幅孔２ａの構成を無視して，テーパーナット４３の構成のみを引用発明２から抜き出して引用発明１に適用する合理的な根拠はない。
イ引用発明１に引用発明２を適用したとしても，相違点１に係る本願発明の構


成に至らないことについて
(ア)本願発明の楔力（Ｗ）について
本願発明においては，係止面（１６ａ）に対して垂直に作用する楔力（Ｗ）を意図的に作用させるために，挿入部（１３）全体の表面を滑らかにしてグラウト（２０）との間の摩擦を少なくし，係止面（１６ａ）にグラウト（２０）を付着させず，少なくとも付着し難い状態にすることによって，係止面（１６ａ）とグラウト（２０）との境界がそれぞれの作用面となるように構成している。このように構成することにより，アンカーピンに引き抜き方向の力が作用したとき，上記のとおり係止面（１６ａ）とグラウト（２０）が付着しておらず，また，付着していてもすぐに剥離されることから，係止面（１６ａ）とグラウト（２０）との境界にそれぞれの作用面が形成されるので，上記引き抜き方向の力を楔力（Ｗ）として係止面（１６ａ）に作用させることができ，この楔力（Ｗ）は，強度向上の上で重要な役割を果たす。
(イ)しかし，以下のとおり，引用発明２においては，楔力（Ｗ）に相当する力を作用させることができず，したがって，たとえ引用発明１に引用発明２を適用したとしても，相違点１に係る本願発明の構成には至らない。ａ引用発明２において，ボアホール２の空隙に充填される注入材５は，接着機能を有する材料から構成されていることから，テーパーナット４３の外周面に付着させることが意図されており，同外周面から剥離させることは想定されていないことが明らかである。このために，アンカーボルト３に引き抜き方向の力が作用すると，注入材５をテーパーナット４３から剥離させようとする力が働く。要するに，引用発明２は，注入材５とテーパーナット４３とを略完全に一体化させ，せん断力を作用させようとするものであり，テーパーナット４３の外周面を，垂直方向の力（抗力，楔力）が作用する面として機能させようとするものではなく，それが可能な構造でもない。
ｂまた，テーパーナット４３は，ネジ係合させて装着される別体のものであるから，アンカーボルト３におけるテーパーナット４３が装着されない部分の外周面と，テーパーナット４３の外周面との間には明らかな境界が形成され，アンカーボルト３に引き抜き方向の力を作用させると，上記境界部分に大きな力が直接作用してしまうので，この点からも，垂直方向の楔力（Ｗ）に相当する力を作用させることは困難である。
(ウ)本願発明の「挿入部（１３）の全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成した」について上記の「滑らかに」は，引用例２の【図３】の縮尺では示されないような表面の粗さに関するものである。すなわち，摩擦力とは，接触面の接線方向又は面に沿った方向に作用する力であるから，引用例２の【図３】の縮尺で示されるほどの大きさを有する凹凸のある面同士が当該凹凸を嵌合させた状態で接触し，接線方向への移動が規制されている場合，その規制は，アンカーボルト３，テーパーナット４３，注入材５及びボアホール２の全体とコンクリート１に対する作用・反作用の問題であり，摩擦力の問題ではない。これらの点に鑑みると，引用例２の【図３】においてテーパーナット４３の外周面に凹凸が図示されていないことは，同外周面を，摩擦力が小さくなるほど滑らかにしていること，すなわち，本願発明のアンカーピンの挿入部（１３）と同様に全体の表面を滑らかにして注入材５との摩擦を少なくしていることを示すものではない。
ウ乙第２から５号証は，いずれも審判時に提出されていなかったものであるから，本件審決の違法性を争う本件訴訟において，このような証拠は許容すべきではない。
⑷相違点２の容易想到性の判断の誤りについて
ア本件審決は，周知例１及び２の記載に基づき，「テーパ形状の拡底部を有する杭において，テーパ形状の拡底部と拡底部以外の部分とを滑らかに連接し，一体の外周面を形成するように一体成形すること」という周知技術を認定した上で，引用発明１において，上記周知技術を採用し，相違点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易にできたことであったと判断した。しかし，周知例１は，「作業現場において抗孔を掘削し，これに鉄筋コンクリートを打設して築造する場所打ち杭」に関するものであり，周知例２も同様である。これに対し，引用発明１のアンカーロッド３３，４３は，現場に持ち込まれ，モルタル孔３１，４１に挿入された後，モルタル孔３１，４１へのモルタル３２，４２の注入によって施工されるものであり，その場で鉄筋コンクリートを打設して製造される周知例１及び２記載の場所打ち杭とは，製造手段及び施工方法が全く異なり，厳密にいえば異なる技術分野に属するものということもできる。よって，当業者において，引用発明１に上記周知技術を採用することを容易に想到し得たということはできず，本件審決の上記判断は，誤りである。イ乙第４，９及び１０号証は，いずれも審判時に提出されていなかったものであり，本件審決の違法性を争う本件訴訟において，このような証拠は許容すべきではない。
〔被告の主張〕
⑴引用発明１の認定の誤りについて
本件審決は，引用例１の【００１７】及び【図３】等の記載等に照らし，アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が連結されていることを認定しており，この「連結」には，当該各部分が別部品として加工された上で接続されている場合も含まれ得るが，引用例１は，アンカーロッドに関するものであるから，当該各部分が「連結」されているならば，使用の際に相対移動しないことが明らかである。
本件審決は，アンカーロッドの構造という観点に着目して，このような状態を「一体的に形成」と表現したものである。そして，当業者であれば，突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分とが別部品として加工された上で接続されていたとしても，上記観点に着目し，当該各部分を一体的に形成されたものとして把握することができる。
以上によれば，本件審決による引用発明の認定に誤りはない。⑵本願発明と引用発明１の一致点及び相違点２の認定の誤りについて
ア一致点の認定の誤りについて
(ア)「連接」は，その文言上，つながり続いていれば足り，本願明細書においても，上記語義を超える説明はされていない。したがって，２つの部分がどのように接続又は連結されているかは，「連接」といえるか否かとは，無関係であり，「段差」が形成されているからといって，「連接」していないとは必ずしもいうことができない。


そして，前記⑴のとおり，引用発明１は，突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されているものであり，また，引用例１の【図３】及び【図４】においては，「突起３３０，４３０を備えた部分」の外周面と「突起部３３０，４３０のない部分」の外周面とがつながり続いていることが見て取れる。
したがって，「連接」を一致点とした本件審決の認定に誤りはない。(イ)前記⑴のとおり，「一体的に形成」とは，使用の際に相対移動しない程度に連結することを意味し，引用発明１においては，突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されたものということができ，本願発明の一体成形とは，「一体的に形成」という点で共通するという本件審決の認定に誤りはない。
イ相違点２の認定の誤りについて
前記アのとおり，本件審決は，突起３３０，４３０を備えた部分とこれらのない部分が「一体的に形成」されている点を，本願発明と引用発明１との一致点とし，「一体的に形成」の態様に係る本願発明の構成である「一体成形」の点は，相違点としており，また，突起３３０，４３０を備えた部分の外周面と突起部３３０，４３０のない部分の外周面とが「連接」する点を一致点とし，「連接」の態様に係る構成である「滑らかに」及び「一体の外周面を形成」については，相違点として扱っている。前記アにも鑑みれば，本件審決の前記認定・判断に誤りはない。
⑶相違点１の容易想到性の判断の誤りについて
ア阻害要因について
引用発明１に拡幅孔２ａに相当するものが形成されていないことは，引用発明２の適用を阻害するものではない。
(ア)引用発明２のアンカーボルト３は，アンカーボルト外径より大きな外径を有するテーパーナット４３を取り付けたものであり，ボアホール２に拡幅孔２ａが形成されていなくても，テーパーナット４３が取り付けられていない場合に比べて，大きな引き抜き耐力を期待し得ることが，技術的に明らかであるから，拡幅孔２ａの構成を除外して引用発明２を認定することができる。すなわち，後記イのとおり，引用発明２には，①アンカーボルト３，テーパーナット４３及び注入材５が接着している態様のもの及び②これらが接着していない態様のものとがある。
このうち，接着している態様のものにおいては，アンカーボルト３の先端に取り付けたテーパーナット４３によって荷重作用点がアンカー体の先端に位置することになり，その結果，アンカー体に圧縮力が働くことを期待することができ，この圧縮力が引き抜き耐力の観点において有利に作用し得ることは，技術常識である（乙５）。したがって，当業者は，荷重作用点をアンカー体の先端に位置させるものではない引用発明１と比較して，引用発明２の引き抜き耐力が大きくなることを期待することができる。
他方，接着していない態様のものは，くさび型アンカーとして作用するものであるから，非常に大きな引き抜き耐力を期待できることは，明らかである。(イ)引用発明１と２は，いずれもアンカーピンに関する技術分野に属するものであることに加え，引き抜き耐力の向上という同技術分野における自明の課題につき，引用発明１のアンカーロッド３３，４３は，突起を備えた部分と突起のない部分とを一体的に形成する構造によって上記課題を解決するものであり，引用発明２のアンカーボルト３も，前記(ア)のとおり，上記課題を解決するものであるから，当業者にとって，引用発明２のアンカーボルト３の形状に着目して引用発明１への適用を試みることは，容易であるということができる。(ウ)さらに，①引用例２には，引用発明１と同様に周面の深さ方向に複数の突起を設けたアンカーボルトが従来技術として記載されていることなどに鑑みれば，引用発明１の方式から引用発明２の方式への技術の流れが示唆されていること，②アンカーピンの技術分野においては，通常，種々の形状のものが相互に置換して用いられていること，③引用発明２の構造は，引用発明１の構造に比して，より簡素な形状であることなどから，施工コストの低減を期待し得ることからも，引用発明１に引用発明２を適用することが動機付けられているものということができる。イ引用発明１に引用発明２を適用したとしても，相違点１に係る本願発明の構
成に至らないことについて
(ア)引用発明２には，アンカーボルト３，テーパーナット４３及び注入材５が接着している場合のほか，密着している場合も含まれる。そして，「密着」という語は，摺動可能な態様を排除しないから（乙２，３），当業者であれば，密着している場合とは，アンカーボルト３，テーパーナット４３及び注入材５が付着（接着）していない態様を指すものと把握することができる。このことは，引用発明２のようなくさび型のアンカーであって，注入材と付着（接着）していない形態のものも存在するという技術常識（乙４，５）からも，明らかである。(イ)仮に，引用発明２において，アンカーボルト３，テーパーナット４３及び注入材５が接着していたとしても，以下のとおり，引用発明２のアンカーボルトは，本願発明の「挿入部（１３）の全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成したことで，前記係止面（１６ａ）に対して垂直に作用する楔力（Ｗ）を作用させるように構成した」ものに相当する構成を備えているということができる。


ａグラウトと係止面とが付着していないときに，引張力によって係止面からグラウトに対して作用する力は，①係止面に垂直方向に作用する分力と②係止面に沿った方向に作用する分力に分かれ，①が本願発明の「楔力（Ｗ）」であり，②が摩擦力である。この点に関し，摩擦力は，非付着（非接着）で相接する２つの物体間で観念されるものであると解されるところ，摩擦力をゼロにすることは，少なくとも本願発明の技術分野においては不可能であるし，本願明細書にも摩擦力をゼロにし得る具体的手段は開示されていない。これらの点に鑑みると，本願発明の「前記係止面（１６ａ）に対して垂直に作用する楔力（Ｗ）を作用させるように構成した」は，グラウト（２０）と係止面（１６ａ）とが接触はしているが，付着はしていないことを特定するものにとどまり，摩擦力の大きさを特定するものではない。ｂ「前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成した」についてみると，本願明細書中，本願発明の従来技術について，アンカーピンの挿入部の周面に凹凸が形成されており，グラウトが周面に付着する旨の記載があり，前記のとおり，摩擦力は，非付着（非接着）で相接する２つの物体間で観念されるものであることに照らせば，上記従来技術においては，アンカーピンの挿入部の周面とグラウトとの間に摩擦が観念されるものということはできない。また，摩擦力の大きさは，相接する２つの物体の各物性に依存するものであるから，係止面（１６ａ）とグラウト（２０）との間に摩擦力が働く場合は，その摩擦力の大きさは，係止面（１６ａ）及びグラウト（２０）の各物性に依存するが，本願発明は，グラウト（２０）の具体的な物性を何ら特定していない。
以上に鑑みると，本願発明の「前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成した」といえるためには，挿入部（１３）全体の表面が，グラウト（２０）の具体的な物性を適切に選択した上で，そのグラウト（２０）との間に摩擦が観念できる状態となっていれば足りるものと解される。ｃ上記ａ及びｂに鑑みると，「挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして」とは，グラウト（２０）の具体的な物性を適切に選択した上で，摩擦を観念できる程度のものであれば足りるものと解される。
したがって，引用発明２のアンカーボルト３は，たとえ注入材５と付着していたとしても，固着を阻止する手段を付与した注入材など適切な物性を備えたものを注入材５として選択した上であれば，引用例２の【図３】から見て，摩擦が観念できる程度のものであるということができ，すなわち，本願発明と同様に，全体の表面を滑らかにして，垂直方向の楔力（Ｗ）に相当する力を作用させるように構成したものということができる。
ウ乙第２から５号証は，いずれも引用発明２の意義を明らかにするための証拠にすぎず，加えて，乙第４号証は，本願発明の特定事項の意義を明らかにするための証拠であるから，本件訴訟の証拠とすることは，許される。
⑷相違点２の容易想到性の判断の誤りについて
ア周知例１及び２に記載された場所打ち杭は，①土木分野において用いられる杭に関するものである点において引用発明１のアンカーロッド３３，４３と共通しており，②「一体成形」技術は，汎用性が高い一般的な技術であることにも鑑みると，引用発明１に対する適用が困難というほど異分野の技術であるとまでいうことはできない。
イ仮に，周知例１及び２に記載された場所打ち杭に係る周知技術が，技術分野の点から，引用発明１に適用することが相当なものではないとしても，乙第４，９及び１０号証によれば，テーパ形状の拡底部を有するアンカーピンにおいて，同拡底部とそれ以外の部分とを滑らかに連接し，一体の外周面を形成するように一体成形することは，周知技術であり，この周知技術は，引用発明１と同一の技術分野に属する。
ウ乙第４，９及び１０号証は，周知技術に係る証拠を補充するものにすぎず，乙第５号証は，本件審決が前提とした本願出願当時の技術常識を開示したものであるから，本件訴訟の証拠とすることは，許される。
２取消事由２（手続違背）について
〔原告の主張〕
平成２７年２月２３日付け拒絶理由通知において，アンカーピン自体を一体成形することは周知技術であることが示された。この点に関し，原告は，審判請求時に提出した手続補正書（甲８）によって，「中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを滑らかに連結されて一体の外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体成形」する点を限定している。上記補正点は，本願発明の進歩性を主張する重要部分の１つであり，その文献は示されるべきであることは明らかであったから，原告は，同年４月２７日付けの意見書において，上記周知技術の根拠の明示を求めたが，これに対する回答はなく，本件審決において，初めて周知例１及び２が示され，これらを根拠とした周知技術が認定されて請求不成立の判断が出された。このような手続は，原告に対して周知例１及び２に関する反論の機会を与えることなく，不意打ちをするものということができ，違法である。
〔被告の主張〕
原告主張の補正に係る点は，本願明細書においてその技術的意義が説明されておらず，本願発明の重要部分であるとはいえない。
また，周知例１及び２は，例示するまでもなく周知である技術について，原告（審判請求人）が理解しやすいように示したものであり，原告にとって不意打ちとなるものではないから，反論の機会を与えることなく本件審決をしたことに違法性はない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
⑴本願発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２のとおりであるところ，本願明細書（甲５，８，１０）には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙１参照）。
ア技術分野
本発明は，岩盤又は岩塊から成る対象物に固定されるアンカーピンに関するものである（【０００１】）。
イ背景技術
従来，①岩盤又は岩塊から成る対象物に穿設された埋設穴に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部と，②挿入部の埋設穴への挿入時に対象物から露出して取付具が取り付けられる取付部とを一体的に形成し，埋設穴へのグラウト注入によって上記対象物に固定される，特開２０１１－１２５３９号公報記載のアンカーピンが公知であった（【０００２】，【０００３】）。
ウ発明が解決しようとする課題


前記イの公知のアンカーピンにおいては，グラウトの一種である凝固剤が埋設穴に充填され，そのグラウトがアンカーピンの挿入部の凹凸が形成された周面に付着することによって，アンカーピンが埋設穴に強固に固定される。しかし，アンカーピンの引き抜き方向に作用する引張力が，アンカーピンにグラウトが定着した箇所，特に埋設穴の開放側である表層部分に作用してその部分のグラウトの剥離が促進され，剥離した箇所からアンカーピンの腐食が進展しやすくなるという問題があった（【０００４】）。
本発明は，岩盤又は岩塊から成る対象物に穿設した埋設穴に挿通させた挿入部をグラウトによって固定するアンカーピンにおいて，より短い埋設穴であっても十分な引き抜き抵抗が得られるとともに，グラウトの剥離も防止することができるアンカーピンの提供を課題とするものである（【０００５】）。
エ課題を解決するための手段
本発明は，前記ウの課題を解決するために，岩盤１０又は岩塊５から成る対象物に穿設された埋設穴１１に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部１３と，挿入部１３の埋設穴１１への挿入時に対象物から露出して取付具３が取り付けられる取付部１２とを一体的に形成し，埋設穴１１へのグラウト２０注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって，挿入部１３は，①一端側が取付部１２側から延設された中間部１４と，②中間部１４の他端側から挿入端側に向かって径を次第に拡大させる外周面から成る係止面１６ａを含む係止部１６とを有し，中間部１４の外周面に，係止部１６の係止面１６ａとを滑らかに連接されて一体の外周面を形成するように，中間部１４と係止部１６を一体成形し，挿入部１３全体の表面を滑らかにしてグラウト２０との間の摩擦が少なくなるように形成したことで，係止面１６ａに対して垂直に作用する楔力Ｗを作用させるように構成したことを特徴とする（【０００６】）。
オ発明の効果
前記エの構成によれば，埋設穴から露出した取付部側からアンカーピンの引き抜き方向に生じる引張力が，アンカーピン軸方向に対して傾斜した係止面によって，アンカーピン軸方向に対して交差する方向に作用し，この結果，係止面がグラウト側に押圧されるので，安定した引き抜き抵抗を確保しつつ，かつ，アンカーピンからのグラウトの剥離を効率的に防止することができるという効果を奏する（【００１１】）。
カ発明を実施するための形態
(ア)本発明を適用したアンカーピンを備えた落石防止装置落石防止装置は，①露出した，あるいは，表層に位置する岩盤１０に挿入固定される棒状のアンカーピン１並びに②そのアンカーピン１の下方にあって法面等に位置する１つ又は複数の岩石（岩塊）５に挿入固定される棒状のアンカーピン１及び③②のアンカーピン１に取り付けられたワイヤネット（保持ネット）２とを備えている。
ワイヤネット２は，法面上に位置する１つ又は複数の岩石５を一体的に覆って保持するように構成されており，岩盤１０に挿入固定されたアンカーピン１に取り付けられた取付具であるワイヤロープ（帯状体）３に，直接又は間接的に取付支持され，これによって，法面等からの落石を効率的に防止することができる。また，法面の岩盤側から岩石５をつり下げるようにして支持する構成であることから，岩盤１０の下方側にある軟弱地盤１５等に下部側が埋まって不安定な状態になっている岩石５の滑落を防止することができる（【００１５】，【００１６】，【００２０】，【図１】）。
(イ)本発明を適用したアンカーピン
【図４】及び【図５】のアンカーピン１は，対象物側に穿設された埋設穴１１へ挿入されるとともに，埋設穴１１へグラウト２０が注入されることによって，上記対象物に固定されるものである（【００２１】）。これらの図面のいずれにおいても，挿入部と取付部はつながっているが，つなぎ目に挿入部と取付部の各径の差に相当する段差が見られ，他方，中間部と係止部は，継ぎ目なく継続している。アンカーピン１には，①ワイヤロープ３を連結するためのシャックル（取付部）１２及び②埋設穴１１に挿入される棒状の挿入部１３が設けられている。挿入部１３は，①一端側がシャックル１２側から延設された円柱状の中間部１４及び②中間部１４の他端側から挿入端側へ向けて挿入部１３の径を次第に（テーパ状に）拡大させる係止部１６から構成される（【００２２】）。
シャックル１２は，アンカーピン１の挿入端側と反対の端部側に設けられ，ワイヤロープ３（環状体９）と係合するＵ字型の係合溝１７が凹設されている。シャックル１２には，アンカーピン１の軸方向に沿ったボルト孔１８が穿設されており，ボルト孔１８に抜け防止用ボルト１９を締めることにより係合溝１７の開口部を閉じ，ワイヤロープ３が係合溝１７から抜けないように構成されている（【００２３】）。挿入部１３の周面は，摩擦が少なくなるように表面が滑らかに形成されるとともに，周面にグラウト２０との固着を阻害するための樹脂塗料が塗布されることにより，シース面１３ａ（付着防止面）が形成されている。これによって，埋設穴１１に挿入部１３全体が挿入され，グラウト２０注入によって対象物５，１０側にアンカーピンが固定された場合においても，シース面１３ａとグラウト２０との境界には付着力が生じ難い（【００２４】）。
樹脂塗料が塗布されている係止部１６の周面は，中間部１４の下端側から，前記挿入部１３の下端に向かって径が広くなる円錐状に形成されており，アンカーピン１の軸方向に対して傾いた係止面１６ａが形成されている（【００２５】，【図４】）。以上のような構成によって，岩盤５及び岩石１０側に固定されたアンカーピン１の引き抜き方向の引張力Ｐが，係止面１６ａに対して垂直に作用する楔力Ｗとして作用し，同作用により，係止面１６ａが埋設穴１１内の周壁方向のグラウト２０側に押圧されるので，これに対するグラウト２０及び対象物５，１０側からの抗力によって，アンカーピン１の安定した引き抜き抵抗を確保することができる（図５（Ｂ）参照）。これによって，引張力Ｐに抵抗する力が，挿入部１３の周面とグラウト２０との付着力に作用することを防ぐことができるので，アンカーピン１，特に埋設穴１１の開口部付近からのグラウト２０の剥離及び周辺岩盤の剥離を効率的に防止することができる。


また，シース面１３ａとグラウト２０との間には付着力（摩擦力）が発生しないので，引張力Ｐを効率的に楔力Ｗとして作用させることができることから，結果として，埋設穴１１の開口部付近における剥離作用を抑制することができる。なお，より安定した引き抜き抵抗が必要な場合には，係止部１６（係止面１６ａ）を長く形成すればよい（【００２８】，【００３０】，【図５】）。
⑵本願発明の特徴
前記⑴によれば，本願発明の特徴は，以下のとおりである。ア本願発明は，岩盤又は岩塊から成る対象物に固定されるアンカーピンに関するものである（【０００１】）。
イ従来，①岩盤又は岩塊から成る対象物に穿設された埋設穴に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部と，②挿入部の埋設穴への挿入時に対象物から露出して取付具が取り付けられる取付部とを一体的に形成し，埋設穴へのグラウト注入によって上記対象物に固定されるアンカーピンが公知であった（【０００２】）。
ウ前記イの公知のアンカーピンは，その挿入部の凹凸が形成された周面に，埋設穴に充填されたグラウトが付着することによって，埋設穴に強固に固定される。しかし，アンカーピンの引き抜き方向に作用する引張力が，アンカーピンにグラウトが定着した箇所，特に埋設穴の開放側である表層部分に作用してその部分のグラウトの剥離が促進され，剥離した箇所からアンカーピンの腐食が進展しやすくなるという問題があった（【０００４】）。
そこで，本願発明は，岩盤又は岩塊から成る対象物に穿設した埋設穴に挿通させた挿入部をグラウトによって固定するアンカーピンにおいて，より短い埋設穴であっても十分な引き抜き抵抗が得られるとともに，グラウトの剥離も防止することができるアンカーピンの提供を課題とするものである（【０００５】）。エ本願発明は，前記ウの課題を解決するために，従来，公知であったアンカーピンに，挿入部１３を，①一端側が取付部１２側から延設された中間部１４と，②中間部１４の他端側から挿入端側に向かって径を次第に拡大させる外周面から成る係止面１６ａを含む係止部１６とを有し，中間部１４の外周面に，係止部１６の係止面１６ａとを滑らかに連接されて一体の外周面を形成するように，中間部１４と係止部１６を一体成形し，挿入部１３全体の表面を滑らかにしてグラウト２０との間の摩擦が少なくなるように形成したことで，係止面１６ａに対して垂直に作用する楔力Ｗを作用させるように構成するという特徴を備えさせた（【０００６】）。オ前記エの構成によれば，埋設穴から露出した取付部側からアンカーピンの引き抜き方向に生じる引張力が，アンカーピン軸方向に対して傾斜した係止面によって，アンカーピン軸方向に対して交差する方向に作用し，この結果，係止面がグラウト側に押圧されるので，安定した引き抜き抵抗を確保しつつ，かつ，アンカーピンからのグラウトの剥離を効率的にすることができるという効果を奏する（【００１１】）。
２取消事由１（本願発明の容易想到性の判断の誤り）について
⑴引用発明１の認定の誤りについて
ア引用例１（甲１）には，斜面に敷設して落石等を防護するための防護網に張設するロープ等を固定するアンカー（【０００８】）の構造につき，おおむね，以下のとおり記載されている（下記記載中に引用する図面については，別紙２参照）。【００１７】縦，横ロープ２ａ，２ｂの端末は，【図３】に示すように端部アンカー３で岩層ｃに固定されている。端部アンカー３は，周面に多数の突起３３０を備えたアンカーロッド３３と，その上部の雄ねじにナット３５で締め込まれる支圧板３４等から成る。岩層ｃに削岩機等で穿孔したモルタル注入孔３１に，モルタル３２等の定着剤を注入した上で，アンカーロッド３３を挿入し，モルタル３２の凝固後，縦，横ロープ２ａ，２ｂの端部をアンカーロッド３３の上端部を経由するように取り付け，支圧板３４をナット３５で締め付けて固定する。【００１８】縦，横ロープ２ａ，２ｂの交差部は【図４】に示す縦横ロープの交差部アンカー４で固定されている。交差部アンカー４は，周面に多数の突起４３０を備えたアンカーロッド４３と，その上部に取り付けられてナット４５で締め込まれるグリップ金具４４等から成る。
【００１９】削岩穿孔機等で穿孔したモルタル注入孔４１に，モルタル剤等の定着剤を注入した上で，アンカーロッド４３を挿入し，モルタル４２の凝固後，縦，横ロープ２ａ，２ｂの交差部をグリップ金具４４の上下の挟み用盤に挟むとともに，上下の挟み用盤にアンカーロッド４３を貫かせ，ナット４５で上下の挟み用盤を締め付け固定する。
イ引用発明１の認定
前記アによれば，引用例１（甲１）には，本件審決が認定したとおりの引用発明１（前記第２の３⑵ア）が記載されていることが認められる。
ウ原告の主張について
原告は，前記認定に係る引用発明１のうち，「アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されている」との部分は，引用例１に開示も示唆もされていない旨を主張する。「一体的に形成」の意義についてみると，本願の特許請求の範囲請求項１には，「挿入部（１３）」と「取付部（１２）」とを「一体的に形成し」との文言と，「該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体成形し」との文言がある。この点に関し，前記１⑴カ(イ)のとおり，本願発明のアンカーピンを示した側面図である【図４】及び本願発明のアンカーピンの設置態様を示した概略図である【図５】のいずれにおいても，挿入部と取付部は，ひとまとまりにつながってはいるものの，それぞれの径の大きさに差があることから，つなぎ目において上記径の差に相当する段差が明らかに見られるのに対し，中間部と係止部は，継ぎ目なく連続している。これらの点に鑑みれば，前記の「一体成形」は，１つのまとまりを成すように継ぎ目なく連続して形成されることを意味し，他方，「一体的に形成し」とは，１つのまとまりを成すように形成されることで足り，継ぎ目なく連続することまでは要しないものと解され，このように解することは，これらの語が通常使用されている意義にも沿うものということができる。


そして，引用例１の【図３】に示されたアンカー３のアンカーロッド３３及び【図４】に示されたアンカー４のアンカーロッド４３のいずれにおいても，突起のない部分とそれよりも径が大きい突起を備えた部分が，つなぎ目において径の大きさの差に対応する段差が見られるものの，つながっている。したがって，アンカーロッド３３及び４３のいずれも，突起を備えた部分と突起のない部分が１つのまとまりを成すように形成されているということができるから，これらを「一体的に形成されている」と認定した本件審決の判断に誤りはない。
⑵一致点及び相違点２の認定の誤りについて
ア一致点の認定の誤りについて
(ア)原告は，本件審決は，引用発明１について「アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が一体的に形成されている」と認定し，これを前提として「中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを連接されて外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体的に形成」している点を，本願発明との一致点として認定したが，上記前提自体，誤りである旨主張する。
しかし，前記⑴のとおり，本件審決による引用発明１の認定に誤りはない。(イ)原告は，引用発明１においては，アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分とこれらの突起がない部分との外周面の境界に段差があるなどとして，両外周面が本願発明の「連接されて」いるとはいえない旨主張する。「連接されて」の意義についてみると，本願の特許請求の範囲請求項１には「中間部（１４）の外周面と，係止部（１６）の係止面（１６ａ）とを滑らかに連接されて一体の外周面を形成するように，該中間部（１４）及び係止部（１６）を一体成形し」と記載されており，「一体成形」，すなわち，前記⑴のとおり１つのまとまりを成すように継ぎ目なく連続して形成されることと，「滑らかに連接されて」とが，ほぼ同義の語として用いられているということができる。このことから，「連接」という語は，継ぎ目なく連続していることまでをいうものではなく，単に，つながり続くことを意味するにすぎないものと解される。本願明細書中，「連接」の具体的意味を説明する記載はないが，上記のように解することは，「広辞苑第六版」（株式会社岩波書店，平成２０年１月発行。乙１）において「連接」につき「つながりつづくこと。つなぎつづけること。」と記載されている内容にも沿うものである。以上によれば，「連接されて」は，単に「つながり続く状態」であれば足り，段差等の起伏の有無は問題にならないものと考えられる。そして，前記⑴ウのとおり，アンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分の外周面とこれらの突起がない部分の外周面とは，両面の境界に各部分の径の大小による段差はあるものの，つながり続いていることは明らかであるから，「連接されて」いるものということができる。
イ相違点２の認定の誤りについて
原告は，前記ア(ア)のとおり本件審決が一致点の認定を誤っていることを前提として，本件審決による相違点２の認定に誤りがある旨主張する。しかし，本件審決は，まず，本願発明の中間部（１４）と係止部（１６）及び引用発明１のアンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分が，いずれもそれぞれつながっており，１つのまとまりを成すように形成されている点をもって，「一体的に形成した」という一致点として認定している。また，本願発明の中間部（１４）と係止部（１６）は，継ぎ目なく連続している，すなわち，一体成形されているのに対し，引用発明１のアンカーロッド３３，４３の突起３３０，４３０を備えた部分と突起３３０，４３０のない部分は，つなぎ目において，各部分の径の大きさの差に相当する段差があり，継ぎ目なく連続しているわけではない，すなわち，一体成形はされていない点をもって，相違点２として認定している。よって，上記認定に誤りはない。
⑶相違点１の容易想到性の判断の誤りについて
ア引用発明２について
(ア)引用例２（甲２）の特許請求の範囲には，以下のとおり記載されている。【請求項１】硬化したコンクリートのボアホール底部を拡張したボアホールに，先端にボアホールの入口内径より小さく，ボアホール拡張孔に位置したときアンカーボルトの外径より大である拡張部材を取り付けたアンカーボルトを挿入し，拡張部材をボアホールの拡張孔に位置させるとともにボアホール空隙に有機系注入材又は無機系注入材を充填してなることを特徴とする拡張ボアホールに取り付けた高耐荷力アンカー構造。
【請求項４】硬化したコンクリートのボアホール底部を拡張したボアホールに，ボアホールの入口内径より小さく，アンカーボルト外径より大きな外径を有するテーパーナットを先端に取り付けたアンカーボルトを挿入し，テーパーナットをボアホール拡張孔に位置させるとともに有機系注入材又は無機系注入材を充填してなることを特徴とする拡張ボアホールに取り付けた高耐荷力アンカー構造。(イ)引用例２（甲２）の発明の詳細な説明には，おおむね，以下のとおり記載されている（下記記載中に引用する図面については，別紙３参照）。
ａ技術分野
本発明は，硬化したコンクリートのボアホール底部を拡張したボアホールに取り付けた高耐荷力アンカーの構造に関するものである（【０００１】）。
ｂ背景技術
コンクリート構造物の縁端拡幅等の工事においては，通常，コンクリート構造物の当該箇所を穿孔し，ボアホールにアンカーボルトを挿入した上で，ボアホールとアンカーボルトのすき間に有機系注入材又は無機系注入材を充填する（【０００２】）。
ｃ発明が解決しようとする課題
コンクリート構造物の縁端拡幅等の工事において，前記ｂのようにしてアンカーボルトをボアホールに固定する方法は，普通に行われているが，①アンカーボルトの引き抜き力に対してボルトの最大能力まで力を発揮させるためには，ある程度の所定の長さを要するので，定着長さを短くすることができず，また，②プレストレスなどの常時持続荷重が作用する条件下では，ボアホールを用いた定着方法ができないという問題があった（【０００５】，【０００６】）。
ｄ課題を解決するための手段
本発明は，特許請求の範囲請求項１及び４の構成を採用することによって，前記ｃの課題を解決しようとするものである（【０００８】，【０００９】，【００１２】）。
ｅ発明の効果
ボアホール拡張孔に位置するアンカーボルト先端部に取り付けられた拡張部材のコンクリート表面側の部位から４５度方向にせん断力が作用し，引き抜き耐力が向上する。


また，アンカーボルトの外径より大である拡張部材がボアホール拡張孔に位置したときのせん断抵抗性が大きく，かつ持続荷重に対して抵抗力が大きくとれるので，アンカーボルトにプレストレスを導入することもできる（【００１３】～【００１５】）。
ｆ発明を実施するための最良の形態
【図３】は，拡張部材４がテーパーナット４３である実施の形態を示す。同図のアンカーボルト３及びテーパーナット４３の外周面は，全体として平たんであり，凹凸は見られない。
硬化したコンクリート１にボアホール２を削孔し，その底部に拡張孔２ａを形成する。
アンカーボルト３は，先端にボアホール２の入口内径より小さく，アンカーボルト外径より大きな外径を有するテーパーナット４３が取り付けられている。このアンカーボルト３をボアホール２に挿入し，拡張孔２ａにテーパーナット４３を位置させる。
次に，ボアホール２の空隙に注入材５を充填し，アンカーボルト３，テーパーナット４３とボアホール２との内壁を接着又は密着する。以上のようにして，それぞれ拡張ボアホールに取り付けた高耐荷力アンカー構造が形成される（【００２５】～【００２９】）。
(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば，引用例２には，「アンカーボルト外径より大きな外径を有するテーパーナット４３をアンカーボルト３に取り付けてくさび型に形成し，アンカーボルト３の外周面とテーパーナット４３の外周面とが連接し外周面を形成した，引き抜き耐力を向上させるためのアンカーボルトであって，アンカーボルト３の外周面及びテーパーナット４３の外周面は，全体として平たんであり，凹凸は見られず，ボアホール２の空隙に注入材５を充填し，アンカーボルト３，テーパーナット４３とボアホール２の内壁とを接着または密着するためのアンカーボルト」（引用発明２）が記載されているものと認められる。そして，引用例２には，引用発明２に関して以下のとおり開示されているものと認められる。
ａコンクリート構造物の縁端拡幅等の工事において，同建造物の当該箇所を穿孔してボアホールを形成し，これにアンカーボルトを挿入した上で，ボアホールとアンカーボルトのすき間に注入材を充填することによってアンカーボルトをボアホールに固定する方法は，通常行われる工法であるが，アンカーボルトの引き抜き力に対してボルトの最大能力まで力を発揮させるためには，ある程度の所定の長さを要するので，定着長さを短くすることができないなどの課題があった。ｂ同課題を解決する手段として，前記工法につき，①アンカーボルトとして，その先端に，ボアホール２の入口内径より小さく，当該アンカーボルトの外径よりも大きな外径を有するテーパーナット４３を取り付けたアンカーボルト３を使用し，②ボアホール２の底部を拡張してボアホール拡張孔２ａを形成した上で，アンカーボルト３をボアホール２に挿入するという構成を採用した。ｃ上記ｂの構成により，ボアホール拡張孔２ａに位置するテーパーナット４３のコンクリート表面側の部位から４５度方向にせん断力が作用し，引き抜き耐力が向上するなどの効果が得られる。
(エ)また，引き抜き耐力に関しては，力学の観点から，以下のとおり認められる。
アンカーボルト３に対し，その引き抜き方向（軸方向）に作用する引張力が加えられると，アンカーボルト３の外径よりも大きな外径を有するテーパーナット４３がアンカーボルト３の先端に取り付けられてくさび型に形成されているので，テーパーナット４３の外周面がアンカーボルト３の軸に対して平行ではないことから，上記外周面に対して作用する力は，上記外周面の垂直方向に作用する力と，その他の方向（例えば水平方向）に作用する力の合力として作用する力と捉えることができる。
イ引用発明１に引用発明２を適用することについて引用発明１はアンカーに係るものであり，引用発明２はアンカーボルトに係るものであるから，同一の技術分野に属するものということができる。そして，引用発明１は，前記⑴のとおり，斜面に敷設して落石等を防護するための防護網に張設するロープ等を固定するアンカーに係るものであり，このようなアンカーにおいて，対象物を確実に固定するために引き抜き耐力を高めることは，自明の課題ということができる。
他方，引用発明２の特徴は，前記アのとおり，コンクリート構造物の縁端拡幅等の工事においてアンカーボルトをボアホールに固定する通常の工法につき，アンカーボルトの引き抜き力に対してボルトの最大能力まで力を発揮させるためには，ある程度の所定の長さを要するので，定着長さを短くすることができないなどの課題に対し，その解決手段として，テーパーナット４３を取り付けたアンカーボルト３をボアホール拡張穴２ａに挿入するという構成を採用し，同構成により，引き抜き耐力が向上するなどの効果が得られるというものである。以上に鑑みると，当業者は，引用発明１において，対象物を確実に固定するために引き抜き耐力を高めるという自明の課題の解決手段として，引き抜き耐力を向上させるという効果を奏する引用発明２の適用を試みるものということができる。ウ引用発明１に引用発明２を適用することによって得られる構成について
(ア)本願発明の楔力（Ｗ）について
前記ア(エ)のとおり，引用発明２において，アンカーボルト３に対し，その引き抜き方向（軸方向）に作用する引張力が加えられると，アンカーボルト３の外径よりも大きな外径を有するテーパーナット４３がアンカーボルト３の先端に取り付けられてくさび型に形成されているので，テーパーナット４３の外周面がアンカーボルト３の軸に対して平行ではないことから，上記外周面に対して作用する力は，上記外周面の垂直方向に作用する力と，その他の方向（例えば水平方向）に作用する力の合力として作用する力と捉えることができる。そして，引用発明２のアンカーボルト３のボアホール２に挿入される部分は，本願発明の挿入部（１３）に，アンカーボルト３の先端に取り付けられたテーパーナット４３は，本願発明の係止部（１６）に，テーパーナット４３の外周面は，本願発明の係止面（１６ａ）に，アンカーボルト３のボアホール２に挿入される部分のうち，テーパーナット４３が取り付けられていない部分は，本願発明の中間部（１４）に，それぞれ対応する。したがって，引用発明２においては，本願発明の挿入部（１３）に相当するアンカーボルト３のボアホール２に挿入される部分の形状に関し，本願発明の中間部（１４）及び係止部（１６）にそれぞれ対応する，テーパーナット４３が取り付けられていない部分とテーパーナット４３がくさび型に形成されるという構造によって，本願発明の係止面（１６ａ）に相当するテーパーナット４３の外周面に対して垂直方向の力，すなわち，本願発明の楔力（Ｗ）に相当する力を作用させるものということができる。


(イ)本願発明の「挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成した」についてａ「滑らか」及び「摩擦が少なくなる」の具体的意義については，本願の特許請求の範囲及び本願明細書のいずれにも記載されていない。前記１⑴のとおり，本願明細書において，発明を実施する形態に関し，「挿入部１３の周面は，摩擦が少なくなるように表面が滑らかに形成されるとともに，周面にグラウト２０との固着を阻害するための樹脂塗料が塗布されることにより，シース面１３ａ（付着防止面）が形成されている。」（【００２４】）との記載があり，同記載とは別に，「係止部１６の周面は，中間部１４の下端側から，前記挿入部１３の下端に向かって径が広くなる円錐状に形成されており，」（【００２５】）として中間部（１４）と係止部（１６）との一体成形に関する記載がある。これらの記載に鑑みると，本願発明の「挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成した」という構成は，中間部（１４）と係止部（１６）との一体成形とは別に，挿入部（１３）全体の表面自体の形状に関わるものと解される。また，「挿入部１３の周面は，摩擦が少なくなるように表面が滑らかに形成される」とは別に，周面へのグラウト２０の付着を防止する手段が記載されていることから，本願発明の前記構成は，グラウト（２０）の付着（固着）までを含むものではないと解することができる。そして，本願明細書には，公知のアンカーピンには，その挿入部の凹凸が形成された周面に，埋設穴に充填されたグラウトが付着することによって，埋設穴に強固に固定されるものであったが，アンカーピンの引き抜き方向に作用する引張力がアンカーピンにグラウトが定着した箇所に作用してその部分のグラウトの剥離が促進され，剥離した箇所からアンカーピンの腐食が進展しやすくなるという問題があり，本願発明は，上記問題の解決手段として，特許請求の範囲請求項１記載の構成を採用したものである旨記載されている。この点に鑑みると，本願発明の前記構成は，挿入部（１３）の表面を，公知のアンカーピンの１つである引用発明１のアンカーロッド４３の突起のような凹凸がなく，凹凸がある公知のアンカーピンに比して，挿入部（１３）とグラウト（２０）との摩擦が少なくなるように形成することを指すものと解すべきである。
ｂ引用発明２について
引用例２には，アンカーボルト３の表面の形状に言及する記載はないが，前記ア(イ)のとおり，【図３】のアンカーボルト３の外周面及びテーパーナット４３の外周面は，全体として平たんであり，凹凸は見られない。この図示されたアンカーボルト３は，公知のアンカーピンの１つである引用発明１のアンカーロッド４３の突起のような凹凸がなく，凹凸がある公知のアンカーピンに比して，アンカーボルト３の表面とグラウトとの摩擦が少なくなるように形成されたものということができる。したがって，引用発明２は，本願発明の「挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成した」に相当する構成を備えたものというべきである。
(ウ)小括
以上によれば，引用発明２は，相違点１に係る本願発明の構成に相当する構成を備えたものであるから，引用発明１に引用発明２を適用することによって，相違点１に係る本願発明の構成に至る。
エ原告の主張について
(ア)原告は，引用例２には，引用発明２のテーパーナット４３の使用に当たり，ボアホール２の最深部に形成された拡幅孔２ａが必要不可欠とされているにもかかわらず，引用発明１のモルタル注入孔３１，４１には，拡幅孔２ａに相当するものが形成されておらず，拡幅孔２ａの構成を無視して，テーパーナット４３の構成のみを引用発明２から抜き出して引用発明１に適用する合理的な根拠はない旨主張する。
しかし，前記ア(エ)のとおり，引用発明２においては，アンカーボルト３の外径よりも大きな外径を有するテーパーナット４３がアンカーボルト３の先端に取り付けられてくさび型に形成されているという構成それ自体によって，引張力が加えられたとき，テーパーナット４３の外周面に対して，同外周面の垂直方向に作用する力とその他の方向に作用する力の合力として捉えられる力が作用する。拡幅孔２ａは，アンカーボルト３の外径よりも大きな外径を有するテーパーナット４３が収まるようにボアホール２の底部を広げたものにすぎない。アンカーボルトの使用に当たり，その埋設穴の形状を当該アンカーボルトの挿入に適した形状にすることは，当業者が当然に行う設計事項というべきである。
以上に鑑みると，引用発明１に引用発明２を適用することによって，アンカーロッド３３，４３の先端部の径が大きくなったとしても，当業者は，そのアンカーロッド３３，４３を挿入できるよう，モルタル注入孔３１，４１につき，底部を拡大するなどの形状変更を適宜行うものということができる。したがって，引用発明１のモルタル注入孔３１，４１に引用発明２の拡幅孔２ａに相当するものが形成されていないことは，引用発明１に引用発明２を適用することを阻害するものではない。(イ)原告は，引用発明２においては，注入材５をテーパーナット４３の外周面に付着させることが意図されており，同外周面から剥離させることは想定されていないことが明らかであるから，アンカーボルト３に引き抜き方向の力が作用したときに，注入材５をテーパーナット４３から剥離させようとする力が働き，テーパーナット４３の外周面を，垂直方向の力（抗力，楔力）が作用する面として機能させようとするものではなく，それが可能な構造でもない旨主張する。しかし，前記ア(エ)のとおり，引用発明２は，テーパーナット４３がアンカーボルト３の先端に取り付けられてくさび型に形成されているという構成それ自体によって，引張力が加えられたとき，テーパーナット４３の外周面に対して，同外周面の垂直方向に作用する力とその他の方向に作用する力の合力として捉えられる力が作用する。テーパーナット４３の外周面に注入材５が付着するか否かは，上記の垂直方向に作用する力の発生自体に直接関係するものではなく，注入材５の付着が少ない方が，引張力が加えられたときの摩擦も少なくなり，その摩擦力により上記の垂直方向に作用する力が減殺される度合いも小さくなるにすぎない。(ウ)原告は，テーパーナット４３は，ネジ係合させて装着される別体のものであるから，アンカーボルト３におけるテーパーナット４３が装着されない部分の外周面と，テーパーナット４３の外周面との間には明らかな境界が形成され，アンカーボルト３に引き抜き方向の力を作用させると，上記境界部分に大きな力が直接作用してしまうので，この点からも，垂直方向の楔力（Ｗ）に相当する力を作用させることは困難である旨主張する。


しかし，前記(イ)と同様に，上記境界部分の存在は，テーパーナット４３の外周面に対して垂直方向に作用する力の発生自体に直接関係するものではなく，また，必ずしもその力を減殺するものということはできない。(エ)原告は，引用例２の【図３】の縮尺で示されるほどの大きさを有する凹凸のある面同士が当該凹凸を嵌合させた状態で接触し，接線方向への移動が規制されている場合，その規制は摩擦力の問題ではないとして，同図においてテーパーナット４３の外周面に凹凸が図示されていないことは，本願発明のアンカーピンの挿入部（１３）と同様に全体の表面を滑らかにして注入材５との摩擦を少なくしていることを示すものではない旨主張する。
しかし，本願の特許請求の範囲請求項１の「挿入部（１３）全体の表面を滑らかにして前記グラウト（２０）との間の摩擦が少なくなるように形成したことで，前記係止面（１６ａ）に対して垂直に作用する楔力（Ｗ）を作用させるように構成したアンカーピン。」との記載によれば，「摩擦が少なくなるように」は，引張力が加わったときのことを想定したものであると解される。そして，引張力が加わったときにおいては，原告が主張するような引用例２の【図３】の縮尺で示されるほどの大きさを有する凹凸のある面同士が当該凹凸を嵌合させた状態で接触し，接線方向への移動が規制されている場合であっても，接触面において摩擦力が発生するものということができるから，原告の上記主張は，前提において誤りがある。
⑷相違点２の容易想到性の判断の誤りについて
ア周知技術について
(ア)乙第９号証（特開昭６０－１１５３４３号公報）について乙第９号証は，「コンクリート壁面等にドリルで孔を明けてその中に打ち込んでナットによるねじ止めを可能ならしめる建築その他の分野で使用する謂ゆるアンカーボルト」（１頁右欄の下から３行目～２頁左上欄の上から１行目）の製造方法及び装置に係る発明の公開特許公報であり，以下の記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙４参照）。
ａ特許請求の範囲⑴
金属素材棒から首下軸部の先端に逆さ円錐形のテーパ面を有するアンカーボルトをパンチとダイスで圧造成形する方法であって，端面整形から絞り加工を経た圧造仕上工程において軸部後半の軸太部をダイス内に押込んで固定支持した状態で軸部前半の首下部をパンチ押進動作に伴い円錐割型チャックで拡開不能に摑んで首下軸部の周わりに円錐空間を形成すると同時に，パンチ先端面で割型チャックの後部開口を密嵌閉塞するように素材棒前端面を打圧する際にパンチ先端面に突出するセンターピンの突きで該端面を凹入させることにより円錐空間部への張りを出すように圧造することを特徴とするアンカーボルトの製造方法。
ｂ実施例
第１図はこの発明に係る方法を実施する装置を示すもので，圧造４工程と転造工程とよりなる。圧造各工程ａ，ｂ，ｃ，ｄには移動ラム（図示省略）の進退移動に共動するようにパンチ１，２，３，４が横一列に設けられ，対応する固定台５側には各パンチに相対してダイス６，７，８，９が設けられる。各工程のダイス内にはノックアウトピン１０，１１，１２，１３が設けられて圧造後に夫々のダイス型孔内より圧造素材を押出すようになっている。
圧造第４工程ｄを仕上工程とする。
ｃ作用
圧造第１工程ａでは切断工程で一定寸法に切断して得られた金属素材棒５０をパンチ１でダイス６内へ据込んで端面整形し，それを次の工程ｂで絞りパンチ２とダイス７により絞りをかけ，軸の前半を軸細に絞る。これを第３工程ｃでパンチ３と絞りダイス８により軸の後半に絞りをかけると，中間に鍔部５０ｄを存して軸細部５０ａと軸太部５０ｅとを有するアンカーボルト材５０’が圧造成形される。このアンカーボルト材５０’をトランスフアチャック（図示せず）で圧造第４工程に運び，パンチ４の前進でそれをダイス９内へ押し込む。するとボルト材５０’の軸太部５０ｅと鍔部５０ｄがダイス受型９ａの型孔内に嵌支され不動状に支持される。次いでパンチ４内に組込んだ円錐割型チャック１２内に首下軸部５０ａが挿入された状態となり，そのまゝパンチ４の前進で割型チャック１２がダイス受型９ａに当接し以後の押進を阻止されるからテーパ面１０により後退しながら縮径する。その為各割型片１２ａでアンカーボルト材５０’の首下軸部５０ａを摑持する。次いでこの縮径した割型チャック１２の後端開口１２ｂのパンチ突型体１６の突円部１６ａが嵌入してその開口部を完全に密閉閉塞する。この閉塞の際に軸部の端面５０ｆを突円部１６ａで押打すると同時にセンターピン１８によって軸部の端面５０ｆの中心部を集中強打する。
この突円部１６ａ及びセンターピン１８による軸部端面の押打を密閉した円錐空間２０内において行なわせるのでその中に肉が張り出して首下軸部５０ａの先端に該空間２０の形に相応した逆さ円錐体５０ｃが一体形成され，且つセンターピン１８によりその端面中心部が凹入５０ｈする為一層強力に張り出しが行なわれて逆さ円錐体５０ｃの先端角部５０ｃ’をシャープに成形できるものである。…ねじ部５０ｂが形成され，これより所定のアンカーボルト５０”が完成する。」
ｄ図面の簡単な説明
…第２図はその各工程における素材の圧造順を示す平面図で右半分は断面で示されている。
(イ)乙第１０号証（特開平３－１６１１３６号公報）乙第１０号証は，「コンクリート躯体（壁，天井，床等）に各種の機器，器具を取り付けるのに用いるコンクリート用アンカーボルト」（２頁左上欄の上から８行目～１０行目）製造方法及び該アンカーボルトの製造に用いる装置に係る発明の公開特許公報であり，以下の記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙５参照）。
ａ特許請求の範囲⑴
転造ねじ下径にほぼ等しい直径を有する棒状素材の一端部に内窄まりのテーパ壁
を有する頭部を圧造加工により予備成形し，


続いて，前記素材の他端部に雄ねじを転造加工する工程において，同時に前記頭部に近い部分を転造加工して，拡開スリーブを装着するための細径部を成形しながら，その余肉を軸方向両側へ漸次移動させ，一方の余肉で前記拡開スリーブの係止ストッパを成形すると共に，他方の余肉で前記頭部のテーパ壁に連続するテーパ部を成形して，前記素材の一端部に円錐台形状の拡張頭部を形成し，一方，金属薄板を打ち抜き曲げ加工して，前記雄ねじ部の外径とほぼ等しい外径を有する円筒状に形成した拡開スリーブを前記細径部に緩嵌するアンカーボルトの製造方法。
ｂ実施例
…第２図は，本発明方法の第一工程すなわち，予備成形工程に用いるヘッダー加
工装置を示しており，…
素材１２Ａは雄ねじ１４（第１０図参照）の転造ねじ下径にほぼ等しい直径ｄ０を有し，第２図に示すように，ヘッダーダイス２１の孔２２に挿入した所定寸法の素材１２Ａの突出端部を圧造パンチ２５で加圧し，成形凹部２３により内窄まりのテーパ壁１３ａを有する頭部１３を圧造成形する。この予備成形において，頭部１３の最大径が雄ねじ１４の外径Ｄにほぼ等しく形成されると共に，頭部１３の小径側に段部１３ｂが形成される。…
第６図ないし第９図は，相対設した一対の組合せ転造ダイス３０，３０による転造加工工程を示しており，それぞれ，第４図の６－６線，７－７線，８－８線，及び９－９線に沿う位置における加工状況を示している。ねじ転造ダイス３１，３１により素材１２Ａの他端部に雄ねじ１４を転造加工するのは通常のねじ転造工程と同じであるが，この工程と同時に先ず転造ダイス３３，３３の尖鋭状対向部３４ａ，３４ａが第６図に示すように頭部１３に近い素材部分を挟み付けて環状溝１５ａを転造加工する。そして，対向部３４，３４の幅が増大するに伴って，第７図に示すように，環状溝１５ａの溝幅が軸方向へ拡大して細径部１５が徐々に成形され，細径部１５の成形により発生する余肉１７，１８を軸方向両側へ漸次移動させて行く。このとき，途中から傾斜面３７も余肉１７の成形移動に作用する（第８図参照）。つづく後半部分において，第９図に示すように，一方の余肉１８を凹入段部３８に圧入し，雄ねじ１４の外径とほぼ等しい直径を有する鍔状の係止ストッパ１６が成形されると共に，他方の余肉１７を傾斜面３７により転造加工して頭部１３のテーパ壁１３ａに連続するテーパ部１９が形成され，段部１３ｂが消失してテーパ壁１３ａが所定長さの細径部１５に至るまで連続する所定の円錐台形状の拡張頭部２０が形成される。かくして，第１０図に示す形状のアンカー本体１が得られる。
(ウ)周知技術の認定
以上によれば，乙第９及び１０号証には，テーパ形状の拡底部を有するアンカーボルトにおいて，同拡底部とそれ以外の部分とを滑らかに連接し，一体の外周面を形成するように一体成形する技術が開示されているものと認められ，同技術は，本願出願日である平成２３年４月１５日当時において，周知の技術であったということができる。
イ相違点２に係る容易想到性について
引用発明１は，アンカーに係るものであり，アンカーロッド３３，４３は，突起３３０，４３０のない上方の部分と，これよりも径が大きい，突起３３０，４３０を備えた下方の部分から成り，両者は，一体的に形成されている。前記アの周知技術は，アンカーボルトに係るものであるから，アンカーと同一の技術分野に属するものであり，しかも，テーパ形状の拡底部を有するものであるから，下方が上方よりも径が大きいという形状の点においても，引用発明１と共通している。
以上に鑑みると，当業者は，引用発明１に前記アの周知技術を適用し，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到することができるものと認められる。
ウ原告の主張について
原告は，乙第９及び１０号証は，いずれも審判時に提出されていなかったものであり，本件審決の違法性を争う本件訴訟において，このような証拠は許容すべきではない旨主張する。
審決取消訴訟においては，審判手続において審理判断されていなかった資料に基づく発明と対比して無効理由の存否を認定し，審決の適法，違法を判断することは許されないが（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁参照），審判手続において審理判断されていた資料に基づく発明と対比して無効理由の存否を認定し，審決の適法，違法を判断するに当たり，審判手続には現れていなかった資料に基づいて上記発明が属する技術分野の当業者の出願当時における技術常識を認定し，これによって上記発明の有する意義を明らかにした上で無効理由の存否を認定したとしても，審判手続において審理判断されていなかった資料に基づく発明と対比して無効理由の存否を認定し，審決の適法，違法を判断したものということはできない（最高裁昭和５４年（行ツ）第２号同５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照）。本件審決は，審判手続において審理判断されていた引用発明１と対比して，「挿入部（１３）」の成形に関する相違点２の容易想到性の判断をするに当たり，審判手続には現れていなかった周知例１及び２に基づいて，当業者の技術常識を認定し，これによって，引用発明１において，上記周知技術を採用して相違点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者にとって容易であった旨の判断をした。そして，乙第９及び１０号証は，本件審決による上記判断の誤りの有無を判断するに当たり，本願出願日当時の上記周知技術に関する技術常識としてテーパ形状の拡底部を有するアンカーボルトにおける一体成形に関する技術を立証するものであるから，本件訴訟の判断資料とすることは，許容されるものということができる。
⑸小括
以上によれば，本願発明は，引用発明１及び２に基づいて容易に想到することができたものということができるから，本件審決の判断に誤りはなく，取消事由１は，理由がない。
３取消事由２（手続違背）について


⑴原告は，平成２７年２月２３日付け拒絶理由通知において，アンカーピン自体を一体成形することは周知技術であることが示されたのに対し，同年４月２７日付けの意見書において，上記周知技術の根拠の明示を求めたが，これに対する回答はなく，本件審決において，初めて周知例１及び２が示され，これらを根拠とした周知技術が認定されて請求不成立の判断が出されたとして，このような手続は，原告に対して周知例１及び２に関する反論の機会を与えることなく，不意打ちをするものということができ，違法である旨主張する。
⑵後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，本願に係る出願の経緯につき，以下のとおり認められる。
ア原告は，本願が特許法２９条２項の発明に該当する旨の拒絶理由通知を受け，平成２５年１１月２５日付け手続補正書（乙７）により，特許請求の範囲請求項１「岩盤（１０）又は岩塊（５）からなる対象物に穿設された埋設穴（１１）に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部（１３）と，該挿入部（１３）の埋設穴（１１）への挿入時に対象物から露出して取付具（３）が取付けられる取付部（１２）とを一体的に形成し，埋設穴（１１）へのグラウト（２０）注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって，アンカーピン軸方向挿入側に向かって径を次第に拡大させる係止面（１６ａ）を挿入部（１３）の挿入端から中途部に至る範囲に形成したアンカーピン。」の「アンカーピン軸方向挿入側に向かって…アンカーピン。」（甲５）を，「前記挿入部（１３）は，一端側が取付部（１２）側から延設された中間部（１４）と，該中間部（１４）の他端側から挿入端側に向かって径を次第に拡大させる係止面（１６ａ）を備えた係止部（１６）とが滑らかに一体成形されたアンカーピン。」と補正した。原告は，同日付け意見書（乙８）において，同補正事項は，上記手続補正書による補正前の特許請求の範囲請求項３「挿入部（１３）の周面に樹脂塗料を塗布することにより，前記付着防止面（１３ａ）を形成した請求項２記載のアンカーピン。」（甲５）及び願書に添付した明細書の【図４】（別紙１の【図４】と同じ。）の記載に基づくもので，新規事項を含むものではないと主張していた。
イしかし，上記手続補正書及び意見書によっても，前記拒絶理由通知に記載された拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだされないとして，原告は，平成２５年１２月６日付けで拒絶査定（甲６）を受けた。
ウ原告は，平成２６年３月１０日，これに対する不服の審判を請求するとともに（甲７），同日付け手続補正書（甲８）により特許請求の範囲及び明細書を補正した。
エ原告は，平成２７年２月２３日付けで拒絶理由通知（甲９）を受けた。同拒絶理由通知には，「アンカーピン自体を一体成形とすることは，本願の出願日前に周知の技術である。」と記載され，また，前記アの特許請求の範囲請求項１の補正につき，「本願の出願当初の明細書等には，中間部と係止部とが一体成形されるという記載はないが，アンカーピン自体を一体成形とすることは，本願の出願日前に周知の技術であるので，中間部と係止部を一体成形とすることは，出願当初の明細書等から自明な事項であると判断した。」と記載されている。オ原告は，平成２７年４月２７日付け手続補正書（甲１０）により本件補正を行い，同日付け意見書（甲１１）において，前記エの拒絶理由通知記載の周知技術につき，その根拠が示されていないことを指摘するとともに，「本願の手続補正は，図４及び図５（判決注：別紙１の【図４】及び【図５】と同じ。）に記載のアンカーピンは接続部分がなく，当業者が見れば中間部１４と係止部１６とが一体成形されていることが自明であるのであって，これをもって出願前にアンカーピンが一体成形されることが周知の技術であるわけではないことは明らかである。」と主張した。⑶前記⑴のとおり，平成２７年２月２３日付け拒絶理由通知において，アンカーピン自体を一体成形とすることは，本願の出願日前において既に周知の技術であった旨が明記されている。
そして，原告は，同年４月２７日付け意見書において，上記拒絶理由通知記載の周知の技術に関し，平成２５年１１月２５日付け手続補正書による補正事項について，当業者が別紙１の【図４】及び【図５】を見れば中間部１４と係止部１６とが一体成形されていることが自明であり，これをもって，アンカーピン自体を一体成形とすることが周知の技術であるわけではない旨主張しているが，同主張のとおり，当業者が上記図面を見て上記一体成形を自明のこととして理解するのは，まさに，アンカーピン自体を一体成形することが，当業者に周知の技術であったからにほかならない。
以上によれば，本件審決が周知技術として認定した「テーパ形状の拡底部を有する杭において，テーパ形状の拡底部と拡底部以外の部分とを滑らかに連接し，一体の外周面を形成するように一体成形すること」の主要な内容である一体成形の技術については，周知技術であることが平成２７年２月２３日付けの拒絶理由通知に示されており，しかも，これに関する原告の意見書の内容自体から，一体成形の技術が当業者に周知されていたということができる。このような経過に鑑みると，本件審決が，それまで審判手続において示されていなかった周知例１及び２を根拠とする周知技術を認定したことは，原告に対する不意打ちということはできず，手続違背には当たらないというべきである。
⑷小括
したがって，取消事由２も，理由がない。
４結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，したがって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      髙      部    眞規    子裁判官      古    河    謙    一裁判官      鈴    木    わか    な
（別紙１）本願明細書掲載の図面（甲５）
【図１】本発明を適用したアンカーピンを備えた落石防止装置の構成を示す側面図
【図４】アンカーピンを示した側面図
【図５】アンカーピンの設置態様を示した概略図
（別紙２）引用例１掲載の図面（甲１）
【図３】端部アンカーを示す側面図
【図４】交差部アンカーを示す側面図
（別紙３）引用例２掲載の図面（甲２）
【図３】拡張部材４がテーパーナット４３である実施の形態
（別紙４）乙第９号証掲載の図面
（別紙５）乙第１０号証掲載の図面


主文
被告人を懲役２年に処する。
未決勾留日数中１２０日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，平成２３年７月１６日午後１０時３０分頃，埼玉県新座市ａｂ丁目ｃ番ｄ号被告人方において，重度の身体障害を持つ長男であるＡ（当時９歳）にリハビリをしていたところ，同人に対し，些細ないらだちから，その背後から両脇を両手で抱えて同人を持ち上げる立位保持の体勢から，その両手を放せば同人が崩れ落ちるかもしれないことを認識しながら，あえてその両手を放して同人を尻から畳の上に崩れ落ちさせ，さらに，その右脇及びでん部を抱えて持ち上げた同人をクッションの上に放り投げる暴行を加え，よって，同人に急性硬膜下血腫の傷害を負わせ，同月１７日午前３時１８分頃，同県所沢市所在のＢ病院において，同人を前記傷害により死亡させた。
（証拠の標目）省略
（争点に対する判断）
１本件の争点
弁護人は，本件公訴事実のうち，Ａに対して，背後から両脇を両手で抱えてＡを持ち上げ，その両手を放して同人を畳の上に落としたとされる行為（以下「第１行為」という。）については，リハビリを行っていただけであり，右脇及びでん部を抱えて持ち上げたＡをクッションの上に放り投げたとされる行為（以下「第２行為」という。）については，ごろんと横にしただけであり，いずれも暴行ではなく，また暴行の故意もないため，無罪である旨主張し，被告人もこれに沿う供述をする。
２証拠によって認定できる事実
(1)前提となる事実
関係証拠によれば，以下の事実が認められる。
ア被告人とその妻であるＣの長男であるＡは，生後間もなく２度にわたって慢性硬膜下血腫を発症して手術を受けたが，脳が萎縮する状態となり，脳と硬膜を結ぶ架橋静脈が萎縮した脳に引っ張られて切れやすい状態にあり，頭部への衝撃や揺れによって生命を脅かされる危険性が高かった。このため，Ａの各退院時（平成１４年１０月及び平成１５年３月）に，医師から被告人及びＣに，Ａが脳萎縮を来していること，頭部に強い衝撃を与えないよう注意することなどの説明がされた。
イＡは，前記脳萎縮の影響により最重度の知的障害と四肢体幹の重い機能障害となり，理学療法士によるリハビリを受けていたが，脳萎縮に対する配慮から頭部への衝撃や揺れには注意が払われていた。本件当時，Ａは，介助なしで立位を保持することは難しく，気分次第で急に膝の力を抜くなどして，いつ体勢が崩れるか分からない状態であった。
ウ被告人は，かねてから時折自宅でＡにリハビリを行っていたところ，平成２３年７月１６日午後１０時過ぎにも，被告人方の１階和室内でＡに対するリハビリを開始した。Ａは，このリハビリ直後急に容態が悪化し，病院に救急搬送された後の翌１７日午前３時１８分頃，急性硬膜下血腫により死亡した。
(2)被告人の行為
ア被告人の捜査段階の供述の概要
被告人は，本件暴行に関し，捜査段階において，前記(1)ウのとおりＡのリハビリを始め，同日午後１０時３０分頃，Ａの両脇を抱えて同人の足の裏が畳に付くくらいの高さまで持ち上げて両手を放し，その結果，Ａはそのまま畳に尻餅をついて前のめりになったこと，その後，泣きやまないＡをクッションに戻すことにし，立ち上がりながらＡの右脇とでん部を持ち上げた両腕を右に振り，被告人が中腰になった状態で少し離れた場所にあるクッション目掛けて手を放してＡを落としたこと，このようなことを行ったのは妻やＡへの些細ないらだちがあったからであることなどを供述している。
イ前記アの供述の信用性の検討
被告人は，本件直後の同月１７日未明に，本件暴行を認める趣旨の上申書（乙１０）を作成しているところ，本件暴行を目撃した者はおらず，警察官がこの点を誘導する手掛かりがなく，被告人自身も誘導を否定しているから，全体として，被告人が自発的に記憶に沿って記載したものと認められる。その後の捜査段階においても，被告人は，第１行為におけるＡの足の状態や，Ａが体重を足で支える状況にあったか否かの認識に関する点については変遷が見られるが，主要部分である自らが両手を放したことによりＡが畳に尻餅をついて前のめりになったこと自体は一貫して認め，また，Ａを中腰の状態からクッションの上に放って落としたことや妻及びＡに対する些細ないらだちも一貫して認める供述をしている（乙１０，１２の添付図面，１５，甲３０添付写真５から１４まで，乙６）。
しかも，被告人がＡをクッションに放って落とした点や被告人のいらだちの点については，隣室にいて「どさっ」という物音を聞いて慌てて和室に入り，「八つ当たりしないで。」と言った旨の証人Ｃの公判供述や，「うちのパパがポーンと投げた」旨の１１９番通報時のＣの発言内容（甲２７）によって裏付けられている（この点の証人Ｃの公判供述は，夫である被告人に不利な内容をあえて供述するものである上，Ａの状態をある程度冷静に観察して状況を報告している前記１１９番通報時のＣの発言内容とも整合しており，十分に信用できる。）。
このように，被告人の捜査段階における前記供述は，上申書作成の経緯やその後の一貫した供述経過，証人Ｃの公判供述等によって裏付けられており，十分に信用できる。
ウ被告人の当公判廷における供述
これに対し，被告人は，当公判廷において，第２行為については，膝立ちの姿勢でＡをクッションの上に静かに置いたものであり，上申書（乙１０）については，Ａを死亡させてしまった罪悪感から事実ではないことを記載してしまったものである旨供述する。
しかし，第２行為については，物音に関する証人Ｃの前記公判供述と矛盾しており，また，被告人は，虐待も疑われている状況下においてあえて自己に不利な内容の上申書を作成し，その内容も罪悪感によるものというだけでは十分に説明できないことから，被告人の前記供述は信用できない。エしたがって，前記アのとおりの事実が認められる。
３被告人の行為が暴行に当たるか
(1)第１行為について


主               文
被告人Ａを懲役   ３年６月   に，被告人Ｂ   を懲役３年   に，被   告人Ｃを懲役   ２年４月   に処す   る。
未決勾留日数中，被   告人Ａ   に対し   ては２０   日を，被   告人Ｂ   に対しては   １００   日を，そ   れぞれ   その刑に   算入す   る。
理               由
【罪と   なるべ   き事実   】
第１   被告人   ３名は   ，「Ｄ   」の名   称で，   インタ   ーネッ   トサイ   ト「Ｅ   」を運営・管理し   ていた   もので   あるが   ，別表（省略   ）記載の   とおり   ，Ｆら１５名と共   謀の上   ，法定の   除外事   由がな   く，かつ   ，著作権   者の許   諾を受   けないで，別表番   号５な   いし９   におい   ては被   告人Ｃ   が，その   余にお   いては   Ｇ以外の前記Ｆ   ら１４名が，平成   ２８年３   月２日から平成   ２９年７   月１８日ま   での間   ，４８回に   わたり   ，埼玉県   草加市   内前記Ｆ   方等１５か   所において，同所に設置されたパーソナルコンピュータを使用してインターネッ   トを介   し，Ｈ等   ４４名が   著作権   を有す   る著作   物であ   る漫画「   Ｉ第Ｊ巻」等   ６８点   の各書   籍デー   タを，イ   ンター   ネット   に接続   された   自動公衆送信   装置で   あるサ   ーバコ   ンピュ   ータの   記録媒   体に記   録・蔵置   した上   ，平成２８年３月２日から平成２９年７月   １８日までの間，   ４８回にわたり，前   記Ｆ方等   １５か所   におい   て，前記   パーソ   ナルコ   ンピュ   ータを   使用して   インタ   ーネッ   トを介   し，前記   各書籍   データ   を記録・蔵   置した   場所を示す   ＵＲＬ   を，「Ｋ   」等２事   業者が   管理す   る前記「   Ｅ」のサ   ーバコ   ンピュー   タ内の   記録媒   体に記   録・蔵置し   ，インタ   ーネッ   トを利   用する   不特定多数の者に前記著作物６８点の各書籍データを自動公衆送信可能な状態に   し，も   ってそ   れぞれ   前記著   作権者   の著作   権を侵   害した   。第２   被告人Ａ及   び被告   人Ｂは，   正当な   理由が   ないの   に，人   の電子   計算機におけ   る実行   の用に   供する   目的で   ，Ｌ及び   Ｍと共   謀の上   ，１   平成２   ９年１   月１８   日午後   ６時５   ８分頃   ，堺市   内Ｎ方   におい   て，同所に設   置され   た電子   計算機   を使用   して，   人が電   子計算   機から   電気通   信回線を   介して   インタ   ーネッ   ト上の   当該プ   ログラ   ムが蔵   置され   たウェ   ブページ   に接続   すれば   ，接続   者の意   思に反   して，   指定さ   れたウ   ェブサ   イトに指   定の間   隔で連   続して   アクセ   スする   プログ   ラムを   作成し   ，２   同日午   後９時   ３１分   頃，和   歌山県   紀の川   市内所   在のＯ   大学ＰキャンパスＱ号館   Ｒ館Ｓ   号において，同所に設置された電子計算機を使用して，前同様のプログラムを作成し，もって人が電子計   算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指   令を与える電磁的記録   を作成   した。
【証拠   の標目   】
省略
【法令   の適用   】
罰条
判示第   １の行   為   被告人   ３名に   つき，別   表番号   毎に（別   表番号   ７，１０   ，１２，２   １，２７   ，２８，２   ９，３９   ，４４は   それぞ   れ包括し   て）刑法   ６０条   ，著作権   法１１   ９条１   項，２３   条１項（なお   ，別表番   号３と   ４，１７   と１８   は，それ   ぞれ実行行   為者が   同じで   ，投稿   日時も   分単位   まで同   じであるが，   別の操   作とし   て記録   されて   おり，   行為と   しては別であ   ること   ，被害   者であ   る著作   権者が   異なる   こと，実行行為者にお   いて，   同種行   為を多数   している中で偶々連   続した   にすぎ   ず，１   個の犯意   に基づ   くもの   とはいえな   いこと   から，１   罪とは   認めず   ，併合罪   とした   。）判示第２の行為   被告人Ａ及   び被告   人Ｂにつき，   包括し   て刑法   ６０条   ，１６８   条の２   第１項   １号（   検察官   の起訴   は判示   １と２を併合   罪とす   るもの   である   が，判示   ２のプ   ログラ   ムは，同１の   プログ   ラムを   改良す   る意図   で同プ   ログラ   ム作成後短時   間で作   成した   もので   あり，時   間的に   近接し   ，１個の犯意   に基づ   いて行   われた   ものと   認めら   れるか   ら，包括一罪   とした   。）
刑種の   選択
判示各   罪（被   告人Ｃ   は判示   第１の   各罪）被告人   ３名に   つき，   いずれ   も懲役   刑を選   択併合罪   の処理    被告人   ３名に   つき，   刑法４   ５条前   段，４７   条本文   ，１０条（   被告人   Ａ及び   被告人   Ｂにつき，刑   及び犯   情の最も重い   判示第   １別表   番号４４   の罪の   刑に法   定の加   重。被告人   Ｃにつ   き，犯   情の最   も重い   判示第   １別表   番号４４の罪   の刑に   法定の   加重。   ）未決勾留日数算入   被告人Ａ及   び被告   人Ｂに   つき，   刑法２   １条訴訟費用の処理   被告人   ３名に   つき，刑   事訴訟   法１８   １条１   項ただ   し書
（不負   担）
【量刑   の理由   】
１   各犯行   の評価


被告人   ３名が   ，他の   共犯者   らと共   謀して   行った   判示第   １の各   犯行は   ，インタ   ーネッ   トサイ   ト（以下「   本件サ   イト」と   いう。）の   サーバ   コンピ   ュータ内   に，違   法にア   ップロ   ードさ   れた漫   画等の   書籍デ   ータの   リンク   を掲載する   などし   て，不   特定多   数の者   に対し   て書籍   データ   を自動   送信可   能な状態に   したも   のであ   る。本件   サイト   には，   利用者   による   違法な   アップ   ロードと   投稿を   助長す   るため   の様々   な仕組   みがあ   り，犯   行は常   習的な   ものである。著作   権を侵   害され   た者は   ４４名   ，書籍は   ６８点   に上り   ，被告人   ３名にお   いて本件   サイト   を利用   者の多   いもの   に成長   させて   いたこ   ともあ   って，書籍   の販売   価格と   ダウン   ロード   回数を   掛け合   わせた   額は約   ３９３   １万円に   及んで   いる。   その全   額が著   作権者   が得ら   れるは   ずであ   った利   益ではない   にせよ   ，多く   の財産   的な損   害が発   生して   いると   認めら   れるし   ，著作権に   は人格的   な利益   も含ま   れてお   り，多   数の著   作権者   らに総   体とし   て大きな   損害が発   生して   いると   認めら   れる。な   お，検察   官は，本   件サイ   トによる推   定損害   額を具   体的に   主張し   ，著作   権協会   の関係   者の心   情等も   主張してい   るとこ   ろ，こ   の犯行   は親告   罪であ   り，告   訴され   ていな   い被害   に係る損害   や著作   権者以   外の者   の心情   を量刑   上考慮   するこ   とはで   きない   が，判示第   １の各   犯行が   ，同種   事案の   中でも   際立っ   て大規   模で社   会に大   きな影響を   及ぼす   行為の   一環と   してさ   れたも   のであ   り，そ   の結果   として   ，起訴に係   る多く   の損害を   発生さ   せてい   ること   は考慮   に値す   る。この   ように   ，判示第   １の各   犯行は   同種事   案の中   でも相   当悪質で   結果も   重大な   ものであるとい   える。
次に，被告人Ａ   及び被告人Ｂに   よる判   示第２   の犯行   は，同   犯行の共   犯者らから，同人らが運営するサイトの競合サイトを潰   すことを依頼されて，本件サイ   トを介   して攻   撃対象   のサイ   トに連   続して   多数ア   クセス   させ，当該サイトのサーバに負荷をかける機能を有する   攻撃用   スクリ   プトを作成したというものであり，判示   第２の   ２のも   のは，   リンク   元のペ   ージの情報が   分から   ないよ   うにさ   れた巧   妙で悪   質なも   のであ   る。
２   被告人   Ａにつ   いて
被告人Ａは，   インターネット上の   知識は   無制限   にリン   クされ   るべき   である，面白   くない   ，ある   いは，   役に立   たなか   ったコ   ンテン   ツに対   して対価を支払う必要はないなどといった考えから，本件サ   イトを開設し，その運営・管   理全般   を統括する中で，   サイトを大きく有名にしたいといった願望から，利用者による違法な   アップ   ロード   と投稿   を助長   するた   めの様々な仕組みを作り，本件サイトを利用者の多いもの   に成長させていったもの   であり   ，判示第   １の各   犯行の   首謀者   といえ   る。また   ，被告人   Ａは，被告人Ｂか   ら依頼   されて   判示第   ２のプ   ログラ   ムを作   成して   おり，   同犯行の実行犯である。以上によれば，被告人   Ａの刑   事責任   は重い   といわ   ざるを得ず，   同被告   人が反   省し，   ５０万   円の贖   罪寄付   をして   いるこ   と，前   科前歴がないこと，母が同   被告人   を監督   する旨   述べて   いるこ   となど   の酌むべき事情を考慮しても，刑   の執行   を猶予   する余   地はな   く，主   文の実   刑はやむを   得ない   ところ   である   。
３   被告人   Ｂにつ   いて
被告人Ｂは，   もともと自身が運営していたリーチサイトと   の業務   提携を打診したことをきっかけとして，本件サイト   の運営   に関わ   るよう   になり，インターネットに関する豊富な技術や知識を生か   して，被告人Ａに助言をし，本件   サイト   が摘発   されな   いよう   にする   ために   サーバ   を海外   に移行することを提案した上   で，自   らサー   バの契   約をし   ，サーバの保守・管理も引き受け   ていた   。この   ように   ，被告   人Ｂは   ，判示   第１の   各犯行   を下支え   してい   たもの   であり   ，重要な   役割を   果たし   ていた   といえ   る。また   ，大きな利益を得るには至っていなかったものの，   経済的   利益を   得るた   めに，広告を掲載する   ことを   被告人   Ａに承諾させるなどし   ており   ，利欲   的側面も有している。加えて   ，判示   第２の   犯行は   ，被告   人Ｂが   ，知人   から頼まれて，被告人Ａに   犯行を   依頼し   たもの   であり   ，同犯   行の対   価も得   ており，その犯   情も悪   い。以   上によ   れば，   被告人   Ｂの刑   事責任   は被告人Ａに準じて重い   といわ   ざるを   得ず，   被告人   Ｂが反省し，母   が同被   告人を   監督する旨述べていることなどの酌   むべき   事情を   考慮し   ても，   刑の執   行を猶予で   きる事   案では   なく，   主文の   実刑は   やむを   得ない   ところ   である   。
４   被告人   Ｃにつ   いて


平成２５年６月２０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１００２３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月３０日
判        決
原              告      株式会   社ナビ
同訴訟代理人弁護士      中村眞   一
粟   谷   しのぶ
山崎岳   人
被              告      株式会   社ウイ   ンライ   ト
同訴訟代理人弁護士      原   秋彦
中川直   政
同          弁理士      原島典   孝
板垣忠   文
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２０１１－３００６７９号事件について平成２４年１２月１８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記２の本件審判請求について，特許庁が同請求を認めた別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件商標
原告は，平成１５年１０月３１日，「ＪａｎＮａｖｉ」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標（以下「本件商標」という。）について，第９類「業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機，硬貨作動式機械用の始動装置，ゲーム機（テレビジョン受像機専用のもの），コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」，第２８類「マージャン用具，硬貨投入式麻雀卓」及び第４１類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供，通信を用いて行う麻雀ゲームの提供，麻雀の教授，麻雀競技会の企画・運営又は開催，麻雀荘の提供，麻雀大会の企画・運営又は開催，麻雀用具の貸与，娯楽の提供，娯楽情報の提供，ゲームセンターの提供，会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として，登録出願をし，平成１６年９月１７日，設定登録を受けた（登録第４８０２６００号商標。甲６３，６４）。
２特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成２３年７月１９日，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第９類「業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機，ゲーム機（テレビジョン受像機専用のもの），コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」（以下「本件指定商品」という。）について使用した事実がないと主張して，取消審判を請求し，当該請求は同年８月２日に登録された。
(2)特許庁は，これを取消２０１１－３００６７９号事件として審理し，平成２４年１２月１８日，「本件商標の指定商品中，本件指定商品については，その登録は取り消す。」旨の本件審決をし，同月２８日にその謄本が原告に送達された。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，原告は，本件審判の請求の登録前３年以内に日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件指定商品のいずれかについて，本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められないから，本件商標の登録は，商標法５０条の規定により，本件指定商品について取り消すべきである，というものである。
４取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
１「業務用テレビゲーム機」について
(1)ナビゲーションシステムを搭載した麻雀台「ジャンナビ」（以下「本件麻雀台」という。）の「業務用テレビゲーム機」該当性について本件審決は，本件麻雀台はゲームセンターやアミューズメントセンター向けの機能である課金用のコイン投入口やカード挿入口等の特徴がないことなどから，「業務用テレビゲーム機」に該当しないと判断した。
しかし，ゲームセンターや遊園地等のアミューズメントスポットでは，入口で接触読み取り型カードを受け取り，それをゲーム機に取り付けてあるアンテナに接触させ，出口で精算をするというシステムを採用しているところもあり，コイン投入口やカード挿入口を備えていることは，必ずしも「業務用テレビゲーム機」としての必須条件ではない。
他方，本件麻雀台は，ゲームセンターやアミューズメントセンター向けに製品化された点棒を使用しない麻雀台であり，自動点数計算システム「ジャンナビ」は，リーチをすると，中央の画面上にゲーム的なアクションが起こるなど，ゲームセンター向けの工夫が凝らされているものである。実際，原告は，平成１６年２月，アミューズメントセンターを運営する株式会社ランシステムに本件麻雀台の販売活動を行い，また，平成２２年頃には，ラスベガスのカジノ向けにデジタル化した麻雀台の開発をしたいとの引き合いも受けている。
以上のとおり，本件麻雀台は，「業務用テレビゲーム機」として開発されたものであり，課金用のコイン投入口やカード挿入口の有無にかかわらず，その用途及び機能において，「業務用テレビゲーム機」に該当するものである。したがって，本件審決の判断は，誤りである。
(2)本件商標を付した麻雀台について
ア本件審決は，本件商標を付した麻雀台が要証期間（平成２０年８月２日から平成２３年８月１日まで。以下「本件要証期間」という。）に存在した事実は認められず，そのような麻雀台が販売されたことを証明する証拠もないと判断した。しかし，原告は，平成２３年４月８日，原告のホームページのためにドメインを取得し，同月１１日には，あらかじめ制作していたＷｅｂデータを用いて，ホームページを開設し，同ホームページ上で「ジャンナビ」と名付けた本件麻雀台を販売，レンタルしており，その事実はAの陳述書（甲３９）によって裏付けられている。なお，本件審決は，Aが原告と密接な関係にある人物であることをもって，   Aの陳述書には信用性が認められないと判断した。
しかし，Aは，平成２３年４月９日から同年５月３１日までの間，原告の代表取締役であり，同年４月当時，ホームページを制作，開設した当事者でもある。その当時，Aと原告が密接な関係にあったことは当然であり，かかる事実をもって，同人の陳述の信用性が否定されることにはならない。


イまた，有限会社ＬＳコミュニケーションズ（以下「ＬＳコミュニケーションズ」という。）のアミューズメント事業部長であるBの陳述書（甲４３）には，概略，「弊社は，平成２３年５月１日に，麻雀ゲームジャンナビを記憶させたＣＤ－Ｒを原告から受け取りました。その後，同年６月３日に，ソフトウェア製品の販売に関する契約に合意し，旧車二輪専門店ＢＡＮＢＡＮ（以下「ＢＡＮＢＡＮ」という。）に対し，ソフトを販売しました。ＢＡＮＢＡＮのホームページには，平成２４年６月から麻雀ゲームジャンナビが掲載しています。さらに，同月６日には，販売代理店契約を原告との間で結び，全自動の麻雀台「ジャンナビ」を麻雀店ファーストワンに販売した。」との記載があるが，ＢＡＮＢＡＮのホームページに麻雀ソフトジャンナビが掲載されたのは，「平成２３年６月」の誤記である。したがって，ＬＳコミュニケーションズが麻雀店ファーストワンに麻雀台「ジャンナビ」を販売したのは，本件要証期間内の平成２３年６月６日である。ウ以上のとおり，本件要証期間には，本件商標を付した「業務用テレビゲーム機」が存在し，これが販売されていたものであり，本件審決の判断は誤りである。２「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」について(1)本件審決は，原告が麻雀店すずめ（以下「すずめ」という。），株式会社ＡＩＲＣＡＳＴ（以下「ＡＩＲＣＡＳＴ」という。）及びＬＳコミュニケーションズに対して，麻雀ゲームコンテンツ「ジャンナビ」のソフトウェア（以下「本件ソフトウェア」という。）を提供した行為は，商品の販売ではなく，商品の貸与又は役務の提供に当たると判断した。
しかし，商標法２条３項３号ないし６号が規定する役務の「使用」の概念は，「役務が無形の財であり，直接標章を付することができないため，有形物を介して「使用」されることとなること，また，需要者の目に触れることにより自他役務の識別商標として機能し得るものを「使用」とすべき」（特許庁編「工業所有権法逐条解説」第１６版，発明協会）との考え方に基づくものである。すなわち，ＣＤ－Ｒ等の役務提供の用に供する物に標章を付する行為は，それ自体が商標法上の「使用」に該当するのであり，原告が，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒに本件商標を付する行為も「使用」（同項３号）に該当するものである。また，原告が，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに提供することによって役務を提供した行為も「使用」（同項４号）に該当するものである。
さらに，原告は，ホームページの「ＥＣショップ／販売・レンタル」欄に，本件商標を付して，「麻雀ゲームジャンナビ（ＰＣ版）」「麻雀ゲームジャンナビ（携帯版）」を掲載した。かかる行為は，本件商標の広告的使用（同項８号）に該当する。
(2)原告とすずめとの間の取引について
本件審決は，甲２２の物品受領書は原告とすずめとの間の取引書類とは認められず，また，甲５１の領収証（控）の信用性も認められないとして，原告がすずめに対し，平成２３年４月３０日に本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したことを認めることはできないと判断した。
しかし，次のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア本件審決は，上記物品受領書の宛名や作成者欄の記載からすると，同物品受領書は，すずめと株式会社正成との取引を示すものであって，原告とすずめとの間の取引書類とは認められないと判断した。
しかし，上記物品受領書中，原告の名前が記載されるべきところに「すずめ」と記載されたのは，納品書（控）・請求書・納品書・物品受領書が４枚綴りとなった複写式のものにつき，納品書と物品受領書との間に厚紙を入れて，物品受領書の左上に原告の記名をすべきところを，厚紙を入れ忘れたため，原告がすずめ宛てに交付するために納品書用に記載した「すずめ」が物品受領書の左上にも記載され，その訂正がされないまま，すずめから原告に交付されたことによる。上記物品受領書の「すずめ」の記載は，事務上のミスにすぎない。
イ本件審決は，上記領収証（控）の伝票番号及び品名が上記物品受領書と同一でないとして，同領収証（控）の記載内容に信憑性があるものとは認められないと判断した。
しかし，物品受領書と金銭の領収書は，異なる書類であり，それぞれの伝票番号の記載方法が異なることは当然にあり得ることである。また，上記物品受領書の品名の記載欄は小さいため，上記領収証（控）のように詳細な記載をすることができなかったものであり，これらの相違は，証拠の信用性を否定するほどの相違ではない。
ウそして，上記物品受領書の品名に「麻雀ジャンナビソフト貸与    平成２３年５月～１０月分」との記載があること，この記載が原告とすずめとの間のコンテンツの利用契約書（甲２１）や上記領収証（控）の記載と合致することなどからすると，原告とすずめの間では，本件要証期間に本件ソフトウェアの提供に係る取引があったと認められるべきである。
(3)原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の取引について本件審決は，甲５３の領収証（控）は信用性が認められないなどとして，原告がＡＩＲＣＡＳＴに対し，平成２３年４月２０日に本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したことを認めることはできないと判断した。しかし，次のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア本件審決は，原告とすずめとの間の取引に係る領収証（控）（甲５１）と同様の理由により，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の取引に係る領収証（控）（甲５３）の記載内容にも信憑性があるとは認められないと判断した。しかし，前記(2)と同様に，上記領収証（控）の信用性は認められるべきである。イ本件審決は，ＡＩＲＣＡＳＴの代表取締役でもある   Aの陳述（甲３９，５０）について，Aが原告及びＡＩＲＣＡＳＴと密接な関係のある人物であることからすると，その陳述のみをもって，原告からＡＩＲＣＡＳＴに麻雀ゲームが販売されたと認めることはできないと判断した。


しかし，Aが原告やＡＩＲＣＡＳＴと密接な関係にあることのみをもって，上記各陳述書の信用性を否定することはできない。そして，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間のコンテンツの利用契約書（甲３５），物品受領書（甲３６）は，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの取引の存在を裏付けるものである。
(4)原告とＬＳコミュニケーションズとの間の取引について本件審決は，原告とすずめとの間の取引に係る領収証（控）（甲５１）と同様の理由により，原告とＬＳコミュニケーションズとの間の取引に係る領収証（控）（甲５２）の記載内容にも信憑性があるとは認められないなどとして，原告がＬＳコミュニケーションズに対し，平成２３年５月１日に本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したことを認めることはできないと判断した。しかし，前記(2)と同様に，上記領収証（控）の信用性は認められるべきであり，本件審決の判断は誤りである。
(5)ＬＳコミュニケーションズとＢＡＮＢＡＮとの間の取引について本件審決は，本件要証期間に，ＬＳコミュニケーションズがＢＡＮＢＡＮに対して本件ソフトウェアを販売したとは認められないと判断した。しかし，平成２３年６月にＬＳコミュニケーションズがＢＡＮＢＡＮに対して本件ソフトウェアを販売した事実は，原告とＬＳコミュニケーションズとの間のソフトウェア製品の販売に関する契約書（甲３０），販売報告書（甲４４），領収証（控）（甲４７）等により裏付けられているのであり，本件審決の上記判断は誤りである。なお，本件審決は，上記販売報告書には報告者の押印がなく，また，その内訳欄には誤記があるとして，同販売報告書が真正に作成されたものとは認められないなどと判断した。
しかし，上記販売報告書は，メールに添付してＬＳコミュニケーションズから原告に送付されたものであり，報告の内容及びメール添付上の便宜からすれば，必ずしも報告者の押印が求められるものではない。また，「単価」と記載すべき欄を誤って「件数」と記載したのは，ごく軽微なミスにすぎず，このような誤記があることをもって証拠全体の信用性を否定するのは，偏向した判断であるといわざるを得ない。
３以上のとおり，本件審判の請求の登録前３年以内に日本国内において，原告及びＬＳコミュニケーションズは，本件指定商品について本件商標を使用していたものであり，本件商標の不使用に係る本件審決の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
１「業務用テレビゲーム機」について
(1)本件麻雀台の「業務用テレビゲーム機」該当性についてア原告は，本件麻雀台が「業務用テレビゲーム機」に該当すると主張する。しかし，原告が本件麻雀台と称するものは，甲４及び５に掲載された「ジャンナビJN01全自動ナビゲーションシステム台」及び「ジャンナビ   JN02手打ち台」であると見受けられるところ，これらの商品は，いずれも４人で卓を囲んで実物の麻雀牌等を用いて麻雀を行うための台（実機）であり，国際分類第２８類に属する「麻雀台」にほかならない。
他方，「業務用テレビゲーム機」とは，ゲームセンターやアミューズメント施設などに設置される，いわゆるアーケードゲームを意味するものである。したがって，本件麻雀台は，「業務用テレビゲーム機」に該当しない。イ原告は，コイン投入口やカード挿入口を備えていることは「業務用テレビゲーム機」としての必須条件ではないとか，ラスベガスのカジノ向けにデジタル化した麻雀台を開発したいとの引き合いを受けたなどとして，本件麻雀台は，「業務用テレビゲーム機」に該当するものであると主張する。
しかし，「業務用テレビゲーム機」は，①テレビモニターとコンピュータゲーム機本体から構成され，コンピュータゲーム機本体でゲームソフトを実行して，テレビモニターを見ながらゲームを楽しむための用途に使用されるものであり，②ゲームセンターやアミューズメントセンターで使用されるため，課金用のコイン投入口やカード挿入口等の機能を有するものである。
しかるに，本件麻雀台は，ゲームソフトを実行してモニターでゲームを楽しむものではない上，課金のための機能も有しないから，「業務用テレビゲーム機」に該当しないことは明らかである。
また，ラスベガスのカジノ向けにデジタル化した麻雀台を開発したいとの引き合いを受けたという事実は，Aの陳述書（甲３９）に記載されているのみであり，客観的な証拠によって裏付けられたものではないから，そのような事実があったかどうかも疑問である。仮に，そのような引き合いがあったとしても，販売先のいかんによって，麻雀台が「業務用テレビゲーム機」に性質を変えるものではない。したがって，原告の主張は失当である。
(2)本件商標を付した麻雀台について
ア仮に，本件麻雀台が「業務用テレビゲーム機」に該当するとしても，本件麻雀台が本件要証期間に販売された事実はなく，また，本件麻雀台に本件商標が付されていたことの客観的な証拠もない。
イ原告は，平成２３年４月１１日に開設された原告のホームページにおいて，本件麻雀台を販売した旨主張する。
しかし，本件麻雀台の販売が行われたことを裏付ける客観的な証拠はない。そもそも，ドメインを取得しても，コンテンツを掲載していないウェブサイトはいくらでもあり，ドメイン取得の事実を示すのみでは，ホームページの運用開始日が証明されるものではない。
かえって，ホームページの「沿革」欄には，平成１６年９月に「ネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームジャンナビの提供」と記載されているが，同年７月１日から平成１８年５月２４日まで，原告は，休眠会社の状態にあったこと，Aは，被告に対する平成１９年４月１０日付け通知書において，原告がネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供を行っていないことを認めていること，ドメインの取得時期は，Aが原告の代表取締役に就任した時期とほぼ一致していることなどからすると，原告のホームページは，本件審判請求がされた後に，本件商標の使用の体裁を取り繕うために制作されたものであると強く推認される。したがって，原告の主張は失当である。


(3)ＬＳコミュニケーションズを介した本件麻雀台の販売について原告は，Bの陳述書（甲４３）に記載されている本件麻雀台の販売日の記載は誤記であり，正しい記載に基づけば，ＬＳコミュニケーションズは，「平成２３年６月６日」にファーストワンに本件麻雀台を販売したものである旨主張する。しかし，原告の主張を裏付ける客観的な証拠は存在しない。したがって，そのような事実があった旨述べるBの陳述には，信憑性がないといわざるを得ない。２「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」について(1)原告は，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒに本件商標を付してすずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに提供したことをもって，本件商標を「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」に使用した旨主張するようである。
しかし，原告が本件商標を付して提供した旨主張しているのは，国際分類第３５類に属する「販売促進策の企画・実施」という役務であり，本件審判請求の対象となっている指定商品である「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」についての使用ではない。
また，甲４，５には，本件ソフトウェアについて，「販売価格：￥５００，０００」「レンタル（１ヶ月）：￥５，０００」と記載されているが，このように高額なゲームソフトウェアが「ゲームプログラム」という商品として独立して商取引の対象とされるとは考えられない。
したがって，原告が，「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」である商品に本件商標を付して本件要証期間に販売した事実を認めることはできない。(2)原告は，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒに本件商標を付する行為は，商標法２条３項３号の「使用」に該当するとか，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに提供することによって役務を提供した行為も同項４号の「使用」に該当するなどと主張する。しかし，商標法２条３項３号及び同項４号に基づく使用は，いずれも役務の提供に際してのものを指すものである。
したがって，原告が本件ソフトウェアを商標法２条３項３号又は４号に基づき使用したことをもって，本件商標を「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」という商品に使用した旨主張するのは，主張自体失当である。(3)原告は，そのホームページに本件商標を付して麻雀ゲームを掲載した行為が商標法２条３項８号の広告的使用に当たると主張する。しかし，原告のホームページの開設時期は立証されておらず，本件要証期間に当該ホームページが閲覧可能であったことの立証もない。したがって，原告の主張は失当である。
(4)原告とすずめとの間の取引について
ア甲２２の物品受領書は，その記載自体から，原告とすずめとの間の取引書類とは認められない。同物品受領書は，文面上明らかにすずめと株式会社正成との間の取引書類である。
また，上記物品受領書の品名欄の記載が，同日に作成されたはずの領収証（控）（甲５１）の但書欄の記載と一致していないことも不可解である。さらに，上記領収証（控）の但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」と記載されており，本件審判請求に係る指定商品の文言に殊更に近似した表現が使用されているのは，極めて不自然である。イ原告は，原告とすずめとの間の平成２３年４月３０日付けコンテンツの利用契約書（甲２１）も，両者間で本件要証期間に本件ソフトウェアの提供に係る取引があったことの根拠である旨主張する。
しかし，本件審判手続において，上記コンテンツの利用契約書が提出されたのは，原告による答弁書の提出（平成２３年１０月２４日）から約８か月半も経過した平成２４年７月９日であるから，同契約書は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的で本件審判手続開始後にバックデートで作成されたものと推認され，同契約書に証拠価値は認められない。
(5)原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の取引についてア前記(4)アで領収証（控）（甲５１）について述べたのと同様の理由により，甲５３の領収証（控）についても，信憑性は認められない。また，物品受領書（甲３６）の品名欄の記載が，同日に作成されたはずの領収証（控）（甲５３）の但書欄の記載と一致していないことも不可解である。さらに，上記物品受領書の品名からも明らかなように，これは本件ソフトウェアの貸与に関する取引の徴憑である。貸与という役務は商品の取引とは区別されるから，同物品受領書は，そもそも商品の取引に関する徴憑ではない。したがって，仮に，原告が同物品受領書に記載された貸与行為を現実に行っていたとしても，本件指定商品について本件商標を使用したことにはならない。また，同物品受領書に示されている取引は，代表者が同一人（A）の会社間における取引である。したがって，同物品受領書に示されている原告とＡＩＲＣＡＳＴとの取引は，Aの指示又は支配の下で作成されたものであることや，不使用取消しを免れる目的で名目的に使用の外観を作出するために作り出した取引であることが強く推認される。イ原告は，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の平成２３年４月２０日付けコンテンツの利用契約書（甲３５）も，両者間で本件要証期間に本件ソフトウェアの提供に係る取引があったことの根拠である旨主張する。
しかし，前記(4)イと同様に，本件審判手続において上記コンテンツの利用契約書が提出されたのは，平成２４年７月９日であるから，同契約書は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的で審判手続開始後にバックデートで作成されたものと推認され，同契約書にも証拠価値は認められない。
(6)原告とＬＳコミュニケーションズとの間の取引について前記(4)アで領収証（控）（甲５１）について述べたのと同様の理由により，甲５２の領収証（控）についても，信憑性は認められない。また，物品受領書（甲２８）の品名欄の記載が，同日に作成されたはずの上記領収証（控）の但書欄の記載と一致していないことも不可解である。そして，物品受領書の品名からも明らかなように，これは本件ソフトウェアの貸与に関する取引の徴憑である。したがって，原告が同物品受領書に記載された貸与行為を現実に行ったものと仮定しても，本件指定商品について本件商標を使用したことにはならない。


さらに，ＬＳコミュニケーションズは，教育事業，中古車事業及び建築事業を行う会社であり，同社のホームページに麻雀ゲームソフトを設置しても，顧客獲得効果は期待できない。営利を目的とする会社が実際の営利的効果が得られることを期待できないものをわざわざ費用を払って設置することは，およそ考えにくい。したがって，原告は，ＬＳコミュニケーションズに依頼して本件商標の使用の体裁を取り繕うために本件ソフトウェアを販売したにすぎないことが強く推認される。このような商標の使用は，仮に，それが原告による本件商標の使用と評価できるとしても，不使用取消しを免れるに足りる「使用」ではあり得ない。(7)ＬＳコミュニケーションズとＢＡＮＢＡＮとの間の取引についてア前記(4)アで領収証（控）（甲５１）について述べたのと同様の理由により，甲４７の領収書（控）についても，信憑性は認められない。イ原告は，販売報告書（甲４４）の誤記は軽微なミスであり，これをもって証拠全体の信用性を否定することは本件審決の偏向した判断である旨主張する。しかし，契約当事者間において枢要な位置を占める販売報告書において，このような明白かつ重要な誤記が看過されたまま数か月にわたって放置されることは，常識では考えられず，同販売報告書は，最近になって原告が捏造したものと推認される。
また，上記販売報告書の備考欄には，「平成２３年６月３日付け「ソフトウェア製品の販売に関する契約」に従い麻雀ゲームソフト「ジャンナビ」Ｗｅｂ上の提供」と記載されている。同契約は，ＬＳコミュニケーションズが「麻雀ゲームソフトジャンナビを複製し，当該複製品をインターネット上のサイト，ホームページに組み込み販売する」ことができるというものであるが（第１条），ＬＳコミュニケーションズが自社のサイトにゲームソフトを組み込むことは，原告とＬＳコミュニケーションズとの間のコンテンツの利用契約書（甲２７）で定められているから，上記ソフトウェア製品の販売に関する契約（甲３０）にいう「インターネット上のサイト，ホームページ」とは，第三者のサイトやホームページと解される。すなわち，ソフトウェア製品の販売に関する契約は，ＬＳコミュニケーションズが麻雀ゲームソフトを複製し，当該複製品を第三者のサイトやホームページに組み込んだ態様で販売することを定めたものである。
しかるに，上記販売報告書では，「Ｗｅｂ上の提供」と記載されており，ＬＳコミュニケーションズが自社のサイトでゲームソフトを提供したことが表示されている。仮に，自社サイトで提供したのではなく，第三者に販売したのであれば，販売報告書における販売報告の対象を単に「Ｗｅｂ上の提供」と記載するはずはないから，当該販売報告書の備考欄の記載は，ソフトウェア製品の販売に関する契約内容と整合性がないものである。
さらに，上記販売報告書には，報告者による押印もないことからすると，当該報告書は，最近になって原告によって捏造されたものとみるのが自然である。ウ原告は，原告とＬＳコミュニケーションズとの間の平成２３年６月３日付けソフトウェア製品の販売に関する契約書（甲３０）も，本件要証期間にＬＳコミュニケーションズを介してＢＡＮＢＡＮに対し本件ソフトウェアを提供したことの根拠である旨主張する。
しかし，前記(4)イと同様に，本件審判手続において上記ソフトウェア製品の販売に関する契約書が提出されたのは，平成２４年７月９日であるから，同契約書は，原告が本件商標の使用実績を取り繕う目的で審判手続開始後にバックデートで作成されたものと推認され，同契約書にも証拠価値は認められない。３よって，本件商標の不使用に係る本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１「業務用テレビゲーム機」について
(1)原告は，本件要証期間には，本件商標を付した「業務用テレビゲーム機」が存在し，これが販売されていたなどと主張する。
しかしながら，原告のいう本件麻雀台とは，甲４及び５に記載された「ジャンナビJN01全自動   ナビゲーションシステム台」を指すものと解されるところ，この麻雀台は，台中央に小さなモニターが備え付けられ，かつ，役牌の判定や点数計算を自動で行う機能を有するものであるとしても，麻雀そのものは遊戯者が実際に台を囲んで行う形態のものであることが一見して明らかである。これに対し，「業務用テレビゲーム機」は，テレビモニターとコンピュータゲーム機本体から構成され，コンピュータゲーム機でゲームソフトを実行して，テレビモニターを見ながらゲームを楽しむための用途に使用されるものと解されるから，本件麻雀台は，「業務用テレビゲーム機」に該当するものではない。また，本件麻雀台に本件商標が付されていることを認めるに足りる客観的な証拠もない。
したがって，原告の主張は，採用することができない。(2)以上によれば，その余の点について検討するまでもなく，原告が，本件要証期間に本件商標を「業務用テレビゲーム機」について使用したと認めることはできない。
２「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」について(1)原告は，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒに本件商標を付する行為は商標法２条３項３号の使用に該当するとか，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに提供することによって役務を提供した行為は，同項４号の使用に該当するなどと主張する。しかしながら，商標法２条３項３号及び同項４号は，役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為（同項３号）又は利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為（同項４号）を標章の使用と定めているのであって，いずれも役務の提供における標章の使用についての規定であるから，これらの規定に基づき，本件指定商品についての本件商標の使用を認定することはできない。


したがって，原告の主張は，採用することができない。(2)原告は，ホームページにおいて，本件商標を付して「麻雀ゲームジャンナビ（ＰＣ版）」「麻雀ゲームジャンナビ（携帯版）」を掲載した行為は，商標法２条３項８号に規定する商標の広告的使用に当たると主張する。しかし，原告のホームページ（甲４，５）には，「ジャンナビ」との標章が付されたパソコン版又は携帯版の麻雀ゲームが掲載されているものの，これらの麻雀ゲームは，パソコン上又は携帯電話の画面上でいわゆるオンラインゲームとして遊戯するものであるから（甲４，５），いずれも本件指定商品である業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機，ゲーム機（テレビジョン受像機専用のもの）又はコンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体に該当するものではない。したがって，原告の主張は，採用することができない。(3)原告は，本件要証期間に，すずめ，ＡＩＲＣＡＳＴ及びＬＳコミュニケーションズに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した旨主張する（なお，原告は，本件審判手続において，上記すずめらに対するＣＤ－Ｒの提供は，販売であった旨主張している。）。
そこで，以下，順次検討する。
ア原告とすずめとの間の取引について
(ア)原告は，本件要証期間に，すずめに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供したことの証拠として，甲２２，５１等を挙げる。
しかしながら，甲２２の物品受領書の品名欄には，「麻雀ジャンナビソフト貸与平成２３年５月～１０月分」と記載されているところ，同物品受領書の左上部にはすずめの名称が記載され，右上部には株式会社正成の名称が記載されるとともに，株式会社正成の押印がされていることが認められ，かかる体裁からすると，同物品受領書は，株式会社正成がすずめに対し，ジャンナビソフトの貸与を受けたことを記載して交付した書面であるといわざるを得ず，すずめが原告から物品を受領したことを裏付ける書面であるということはできない。
次に，甲５１及び５９は，原告が，すずめから，３万円を受領したことが記載された平成２３年４月３０日付けの領収証（控）であり，その但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」との記載がある。しかしながら，上記領収証（控）の但書欄において，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒについて，本件指定商品の記載に合わせるかのように「記憶媒体」と表記しているのは不自然であるし，そもそも，原告は，前記のとおり，本件審判手続では，すずめに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したと主張しているのであるから，領収証（控）の但書欄に「記憶媒体の貸与として」と記載されているのも不自然である。
また，本件審判手続において，原告は，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書（乙１）により，原告が「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」の販売を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後，同年７月９日に上記物品受領書及び領収証（控）を提出している。原告は，平成２３年１０月２４日，特許庁に対し，答弁書と共に本件指定商品に係る使用の証拠（甲１～９）を提出しているところ，上記物品受領書及び領収証（控）は，それ以前の同年４月３０日に作成されていたというのであるから，上記答弁書等と共に特許庁に提出することも可能であったのに，特許庁から上記のような暫定的見解が示された後になって初めてこれを提出していることからすると，上記物品受領書及び領収証（控）の内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。
したがって，上記物品受領書及び領収証（控）の信用性は乏しいといわざるを得ず，同物品受領書及び領収証（控）をもって，本件要証期間に原告がすずめに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した証拠と認めることはできない。(イ)なお，   Aの陳述書（甲３９）や，すずめの経営者であるC   の陳述書（甲４２）には，平成２３年４月３０日，原告が，すずめに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した旨の記載がある。しかしながら，原告とすずめとの間で，そのような取引があったことを裏付けるに足りる客観的な証拠がない以上，上記各陳述のみをもって，本件要証期間に原告がすずめに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供したことを認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
イ原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間の取引について
(ア)原告は，本件要証期間に，ＡＩＲＣＡＳＴに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供したことの証拠として，甲３６，５３等を挙げる。
しかしながら，甲３６の物品受領書の品名欄には，「麻雀ジャンナビソフト貸与平成２３年４月２０日から６ヶ月」と記載されているところ，同物品受領書の左上部には原告の名称が記載され，右上部にはＡＩＲＣＡＳＴの名称が記載されるとともに，ＡＩＲＣＡＳＴの押印がされていることが認められ，かかる体裁からすると，同物品受領書は，ＡＩＲＣＡＳＴが原告に対し，麻雀ジャンナビソフトの貸与を受けたことを記載して交付した書面であるといわざるを得ず，原告が本件審判手続において主張したように，原告がＡＩＲＡＣＡＳＴに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したことを裏付ける書面であるということはできない。次に，甲５３は，原告が，ＡＩＲＣＡＳＴから，３万円を受領したことが記載された平成２３年４月２０日付けの領収証（控）であり，その但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」との記載がある。しかしながら，上記領収証（控）の但書欄において，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒについて，本件指定商品の記載に合わせるかのように「記憶媒体」と表記しているのは不自然であるし，そもそも，原告は，前記のとおり，本件審判手続では，ＡＩＲＣＡＳＴに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したと主張しているのであるから，領収証（控）の但書欄に「記憶媒体の貸与として」と記載されているのも不自然である。


また，上記物品受領書及び領収証（控）は，いずれも平成２３年４月２０日に作成されたというのであるが，これが本件審判手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」の販売を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記(3)ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。
したがって，上記物品受領書及び領収証（控）の信用性は乏しいといわざるを得ず，同物品受領書及び領収証（控）をもって，本件要証期間に原告がＡＩＲＡＣＡＳＴに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した証拠と認めることはできない。
(イ)なお，   Aの陳述書（甲３９，５０）には，平成２３年４月２０日，原告が，ＡＩＲＣＡＳＴに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した旨の記載がある。
しかしながら，原告とＡＩＲＣＡＳＴとの間で，そのような取引があったことを裏付けるに足りる客観的な証拠がない以上，上記各陳述のみをもって，本件要証期間に原告がＡＩＲＣＡＳＴに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供したことを認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
ウ原告とＬＳコミュニケーションズとの間の取引について(ア)原告は，本件要証期間に，ＬＳコミュニケーションズに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供したことの証拠として，甲２８，６１等を挙げる。
しかしながら，甲２８の物品受領書の品名欄には，「ジャンナビソフト貸与（平成２３年５月～１０月末）」と記載されているところ，同物品受領書の左上部には原告の名称が記載され，右上部にはＬＳコミュニケーションズの名称が記載されるとともに，ＬＳコミュニケーションズの押印がされていることが認められ，かかる体裁からすると，同物品受領書は，ＬＳコミュニケーションズが原告に対し，ジャンナビソフトの貸与を受けたことを記載して交付した書面であるといわざるを得ず，原告が本件審判手続において主張したように，原告がＬＳコミュニケーションズに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したことを裏付ける書面であるということはできない。
次に，甲６１は，原告が，ＬＳコミュニケーションズから，３万円を受領したことが記載された平成２３年５月１日付けの領収証（控）であり，その但書欄には，「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」との記載がある。しかしながら，上記領収証（控）の但書欄において，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒについて，本件指定商品の記載に合わせるかのように「記憶媒体」と表記しているのは不自然であるし，そもそも，原告は，本件審判手続では，ＬＳコミュニケーションズに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを販売したと主張しているのであるから，領収証（控）の但書欄に「記憶媒体の貸与として」と記載されているのも不自然である。
また，上記物品受領書及び領収証（控）は，平成２３年５月１日に作成されたというのであるが，これが本件審判手続において本件商標の使用に係る証拠として提出されたのは，特許庁から平成２４年５月２１日付け審理事項通知書により，原告が「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」の販売を行っていたとは認め難いとの暫定的な見解が示された後であるから，前記ア(ア)と同様に，その内容の信用性には疑問を持たざるを得ない。
したがって，上記物品受領書及び領収証（控）の信用性は乏しいといわざるを得ず，同物品受領書及び領収証（控）をもって，本件要証期間に原告がＬＳコミュニケーションズに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した証拠と認めることはできない。
(イ)なお，   Aの陳述書（甲３９）及びB   の陳述書（甲４３）には，平成２３年５月１日，原告が，ＬＳコミュニケーションズに対し，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供した旨の記載がある。
しかしながら，原告とＬＳコミュニケーションズとの間で，そのような取引があったことを裏付けるに足りる客観的な証拠がない以上，上記各陳述のみをもって，本件要証期間に原告がＬＳコミュニケーションズに対し，本件商標を付して，本件ソフトウェアを記憶させたＣＤ－Ｒを提供したことを認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
エＬＳコミュニケーションズとＢＡＮＢＡＮとの間の取引について原告は，平成２３年６月６日，ＬＳコミュニケーションズを介して，ＢＡＮＢＡＮに本件ソフトウェアを販売したと主張する。
しかしながら，ＬＳコミュニケーションズがＢＡＮＢＡＮに対し，本件ソフトウェアを販売したことを認めるに足りる客観的な証拠はないから，原告の主張は採用することができない。
(4)以上によれば，原告が，本件要証期間に本件商標を「コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」について使用したと認めることはできない。
３結論
以上の次第であるから，原告主張の取消事由には理由がなく，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          土      肥      章      大
裁判官          大鷹一   郎


平成２８年１０月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（ネ）第１００４１号著作権侵害差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２５年（ワ）第２８７０４号
口頭弁論終結日平成２８年９月１２日
判     決
控訴人兼被控訴人       一般社団法人日本音楽著作権協会（以下「１審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士     田    中        豊
小    川    まゆ    み
中    野    雅    也
被控訴人兼控訴人      Ｙ１
（以下「１審被告Ｙ１」という。）
被控訴人兼控訴人        Ｙ２
（以下「１審被告Ｙ２」という。）
上記両名訴訟代理人弁護士      鈴    木    仁    志
神    村    大    輔
海    宝    三    敬
主     文
１１審原告の控訴に基づき，原判決主文２ないし４項を次のとおり変更する。
(1)平成２８年９月１３日以降に生ずべき損害賠償金又は不当利得金の支払を求める訴えを却下する。
(2)１審被告らは，１審原告に対し，連帯して５４６万５１０１円及びうち本判決別紙４の使用料相当損害金欄記載の各金員に対する起算日欄記載の各日から，うち５０万円に対する平成２８年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)１審原告のその余の金員支払請求を棄却する。２１審被告らの控訴をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを５分し，その１を１審原告の負担とし，その余を１審被告らの連帯負担とする。４この判決は，１項(2)に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１１審原告
(1)原判決主文２ないし４項を次のとおり変更する。(2)１審被告らは，１審原告に対し，連帯して６５１万２３３６円及びうち本判決別紙１の元本欄記載の各金額に対する起算日欄記載の各日から，うち５９万２０２９円に対する平成２８年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（１審原告は，当審において，このように請求を拡張した。）。(3)１審被告らは，１審原告に対し，連帯して，平成２８年４月１日から原判決別紙１店舗目録記載(1)の店舗において，同２「楽曲リスト（２００８年４月１日発行）」及び同３「楽曲リスト（追録）」記載の音楽著作物の使用終了に至るまで，１か月６万３５０４円の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は，第１，２審とも１審被告らの負担とする。
２１審被告ら
(1)原判決中，１審被告ら敗訴部分を取り消す。(2)上記取消部分に係る１審原告の請求をいずれも棄却する。(3)訴訟費用は，第１，２審とも１審原告の負担とする。第２事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。）１本件は，著作権等管理事業者である１審原告が，１審被告らに対し，原判決別紙１店舗目録記載の店舗（本件店舗。なお，同目録(1)の店舗は本件店舗６階部分であり，同目録(2)の店舗は本件店舗５階部分である。）を１審被告らが共同経営しているところ，１審被告らが１審原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し，１審原告が管理する著作物を演奏（歌唱を含む。）させていることが，１審原告の有する著作権（演奏権）侵害に当たると主張して，①上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め，②主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として，予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として，連帯して，ｉ）平成２１年５月２３日（本件店舗の開設日）から平成２７年１０月３１日までの使用料相当額５６０万２７８７円，ⅱ）弁護士費用５６万０２７７円及びⅲ）上記使用料相当額について平成２７年１０月３１日までに生じた確定遅延損害金又は利息金８７万２４５５円の合計７０３万５５１９円及びうち６１６万３０６４円（上記ｉ）とⅱ）の合計額）に対する同年１１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに，ⅳ）平成２７年１１月１日から上記著作物の使用終了に至るまで，連帯して，使用料相当額月６万３５０４円の支払を求めた事案である。原判決は，１審被告らが１審原告の管理する著作物の演奏主体に当たると判断して，①上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを認め，②著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求又は悪意の受益者に対する不当利得返還請求について，１審被告らに対し，連帯して，ｉ）平成２１年５月２３日から平成２７年１０月３１日までの使用料相当損害金又は不当利得金２０３万０５１３円，ⅱ）弁護士費用４０万円，ⅲ）上記ｉ）の使用料相当額について平成２７年１０月３１日までに生じた確定遅延損害金又は利息金３０万６８５８円，ⅳ）上記ｉ）とⅱ）の合計額２４３万０５１３円に対する同年１１月１日以降の遅延損害金又は利息金，ｖ）同日から平成２８年２月１０日（原審口頭弁論終結日）までの使用料相当損害金又は不当利得金９万３８９９円の支払を求める限度で認容し，平成２８年２月１０日までのその余の請求を棄却するとともに，③同月１１日以降の使用料相当損害金等請求は，将来請求の訴えの要件を欠くとして，却下した。
そこで，１審原告及び１審被告らが，それぞれ敗訴部分を不服として控訴したものである。なお，１審原告は，当審における金員支払請求において弁護士費用相当額の請求を拡張し，１審被告らに対し，連帯して，ｉ）平成２１年５月２３日（本件店舗の開設日）から平成２８年３月３１日までの使用料相当額５９２万０３０７円及び本判決別紙１の元本欄記載の各金員に対する起算日欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金又は利息の，ⅱ）弁護士費用５９万２０２９円及びこれに対する平成２８年４月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，ⅲ）平成２８年４月１日から上記著作物の使用終了に至るまで，連帯して，使用料相当額月６万３５０４円の支払を求めるものである。
２争いのない事実等


以下のとおり改めるほかは，原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決３頁２２行目の「別紙２」を「原判決別紙２」と，「別紙３」を「原判決別紙３」とそれぞれ改め，以下も同様とする。
(2)原判決４頁１６行目の末尾に「なお，平成２８年４月以降の営業形態については，後記のとおり争いがある。」を加える。
(3)原判決４頁１７行目の「別紙４」を「原判決別紙４」と，１８行目の「別紙５」を「原判決別紙５」とそれぞれ改める。
(4)原判決５頁９行目の「６月１０」を「６月１０日」と改め，１０行目の末尾に「平成２４年６月１０日に利用許諾契約が成立したかについては，後記のとおり争いがある。」を加える。
(5)原判決５頁１８行目の「第１回弁論準備手続期日」を「原審第１回弁論準備手続期日」と改める。
３争点
原判決の「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。
第３争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は，後記１のとおり補正し，後記２のとおり当審における主張を追加するほかは，原判決の「事実及び理由」の第３の１ないし８記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決の訂正
(1)原判決１２頁１０行目の「知りえない」を「知り得ない」と改める。(2)原判決１６頁１９行目の「申し込み」を「申込み」と改める。(3)原判決２０頁１２行目の冒頭から２１頁４行目の末尾までを以下のとおり改める。
「(4)平成２８年３月３１日までに生じた不法行為に基づく損害額１審被告らは，平成２５年１０月から平成２７年１０月３１日までの間は，本件店舗５階部分と同６階部分において，同年１１月１日以降は本件店舗６階部分において，平成２５年９月までと同様の１審原告管理著作物の利用を継続した。そうすると，平成２１年５月から平成２８年３月３１日までの間の１審被告らの著作権侵害行為により生じた使用料相当損害金は，本判決別紙１の元本合計欄記載のとおり，５９２万０３０７円である。
加えて，１審原告は，本訴提起のため弁護士に依頼せざるを得なかったから，１審被告らの不法行為により弁護士費用５９万２０２９円の損害が生じた。これらを合計すると，平成２８年３月３１日までに１審原告が被った損害額は，６５１万２３３６円である。
(5)平成２８年４月１日以降の不法行為に基づく損害額１審被告らは，平成２８年４月１日以降も，本件店舗６階部分における１審原告管理著作物の無断利用を継続しており，今後も，同一の態様で著作権侵害行為を継続することが確実に予測される。これによる１審原告の損害は，１月当たり６万３５０４円である。」
(4)原判決２１頁７行目から８行目にかけての「平成２７年１０月３１日まで，別紙６「損害金請求一覧表」」を「平成２８年３月３１日まで，本判決別紙１」と改める。
(5)原判決２１頁９行目を「６５１万２３３６円の損失を被った（弁護士費用を含む。）。」と改める。
(6)原判決２１頁１０行目の「同年１１月１日」を「平成２８年４月１日」と改める。
(7)原判決２２頁９行目の「別紙７」を「原判決別紙７」と改める。
２当審における当事者の主張
〔１審被告らの主張〕
(1)争点１（１審被告らの演奏主体性）についてア最高裁昭和６３年３月１５日第三小法廷判決・民集４２巻３号１９９頁は，本件と事案を異にする。最高裁平成２３年１月２０日第一小法廷判決・民集６５巻１号３９９頁の一般的法命題からすれば，１審被告らが著作権の侵害主体であるかを判断するに当たっては，演奏の対象，方法を特定して具体的に検討し，演奏への関与の内容，程度について，出演者の演奏行為が著作権法上の規律の観点から１審被告らによる演奏と同視し得るか否か，自己の手足として利用してその行為を行わせていると評価し得る程度に，その行為を管理・支配しているという関係が認められるか否かを具体的に検討した上，大阪高裁平成２０年９月１７日判決・判例時報２０３１号１３２頁の結論命題を参考にライブの主催者を認定して，１審被告らが演奏を行っているといえるかどうかを判断するのが相当である。上記判断基準によれば，単に出演者の環境を整備し，演奏の場を提供しているにすぎない１審被告らが，著作権の侵害主体に当たらないことは明らかである。イ仮に，原判決の判断基準によって侵害主体性を判断するとしても，１審原告管理著作物の演奏の実現における枢要な行為は，①１審原告管理著作物の選定及び②選定された１審原告管理著作物の実演であって，１審被告らは，いずれもこれらの行為を行っておらず，単に出演者の環境を整備し，出演者に演奏の場を提供しているにすぎないから，１審原告管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）に当たらない。
(2)争点２（オリジナル曲の演奏による著作権侵害の成否）についてア信託制度及び著作権信託契約の趣旨からすれば，１審原告において，信託を受けた形式的権利を委託者本人に向けて行使し，委託者本人による自由演奏を「不法行為」として委託者に賠償金の支払を求めることは，委託者の合理的意思に反し，「管理委託者の保護」（著作権等管理事業法１条）と（委託者自身）の「円滑な利用」（著作権信託契約約款１条）のいずれにも反するものであり，著作権等管理事業法の理念及び信託の目的に適合しない。
イオリジナル曲の演奏について不法行為の各成立要件をみると，①信託上の受益者には固有の経済的利益がないから，委託者が自作曲を演奏しても，１審原告には被侵害利益が存せず，②無断で著作物が利用された場合の被害者は委託者本人でしかあり得ないことから，被害者の承諾があり，③委託者の自曲演奏について，１審原告が委託者本人からその曲の使用料を徴収してそれを本人に返すことはおよそ無意味であり，かかる無意味なプロセスを行わなければ，１審原告に事務手数料の発生する余地はないから，損害は観念し得ない。
ウ１審原告は，著作者自身が自作曲をライブハウスで演奏しようとしても，その許諾申請を受理しないという違法な運用を行っている。したがって，著作者自身の演奏申込みも認めない違法な運用を行いながら，無許諾を理由に著作者自身の演奏の不法行為責任を追及することは，管理委託契約の趣旨に反するものであり，許されない。


エ出演者自身が作詞・作曲を行った１審原告管理著作物を調査すると，容易に特定できたものだけで，本判決別紙２「オリジナル曲演奏一覧表」及び同３「五星旗関連ライブ演奏曲検討表」記載のとおりである。したがって，少なくともこれらの著作物の演奏については，損害賠償請求することができない。(3)争点３（１審被告らの故意又は過失の有無）についてア１審被告らは，自らが演奏をしているとは考えていなかったのであるから，他人が演奏権を有する著作物を無許諾で演奏することの認識ないし認容のなかったことは明らかである。
イ１審原告の主張する不法行為は，個々の財産権（楽曲）ごとに別個の侵害が各演奏時に成立する個別的不法行為の集積に他ならない。したがって，著作権侵害の故意は，直接主体たる出演者の各演奏行為時に存在していなければならず，その内容は，当該出演者が他人の著作物を無許諾で演奏していること及び場の提供によって１審被告らも共同で当該楽曲を演奏していることの各認識ないし認容でなければならない。１審被告らにかかる故意は存しない。
ウ１審原告は，ライブハウスのカテゴリーにおいて，直接主体である出演者からの利用許諾申請を一般的に受け付けないとの違法な運用を行っている。したがって，出演者が許諾を個別に得ることは不可能であるから，１審被告らについて，１審原告から個別の許諾を得るよう各出演者に促す注意義務を観念する余地はない。(4)争点４（１審原告による許諾の有無）について調停における１審原告の代理人（１審原告のＡ職員）は，第２回調停期日（平成２４年６月１１日）において，１審被告Ｙ２が本件店舗のブログに貼り付けた出演者用の利用楽曲報告書の記入例を見ながら，その記入の仕方を自ら指導していたこと，第２回期日から第３回期日までの期間において，１審原告から何らの異議も留保もなしに本件店舗での演奏が行われ，１審原告の代理人は，第３回期日において，本件店舗の出演者が記入した利用楽曲報告書を異議なく受領していること，１曲当たり１４０円で積算した月額を１審原告に支払うという契約の重要部分については双方の意思が合致していたことからすれば，平成２４年６月１１日，明示又は黙示の許諾が成立したことは明らかである。
(5)争点５（権利濫用等の抗弁の成否）について
ア権利濫用について
１審原告は，ライブハウスのカテゴリーにおいて，著作権等管理事業法１６条に違反し，ライブハウスの出演者からの許諾申請（ライブごとの曲別申請）を一律に拒否する違法な運用を行い，許諾申請を行える者をライブハウスの経営者に不当に限定した上，ライブハウスの経営者の選択できる契約方式を「包括」，「積算包括」，「曲別事前申請」の３種に限定し，ライブハウスの経営者に一律に包括契約の申込書のみを送付してこれに誘導し，例外的に曲別報告を受ける取扱いを行う場合であっても，原権利者への分配割合（規則性）すら開示せず，曲別分配システムの構築は容易であるにもかかわらず，出演者による曲別申請の手続を構築しないままに放置している。
このように，１審原告は，実際に使用された楽曲の原権利者に分配するという管理事業者としての本旨に反し，曲別申請・曲別分配を行わない運用を多用しているのであって，本件においても，濫用的な請求を行っているというべきである。
イ信義則違反について
１審被告Ｙ２は，１審原告の運用のもとでは実際に使用された楽曲の原権利者のもとに使用料が正しく分配されないことから，１審被告Ｙ１とともに，正しく分配される運用を行うよう求めた。
しかし，１審原告は，１審被告らに対し，演奏された楽曲の原権利者に分配されない賠償金の支払を請求し，本件店舗の実態からかい離した不当に高額な使用料相当額を要求し，調停での和解提案で分配に係る条項を自ら提案しながら，分配の規則についての説明は拒否し，不当に高額な言い値の支払に応じない限り和解も許諾も行わないとの理由で調停を不成立とさせた。そして，第２回調停期日の席上で行われた申合せ（１曲当たり１４０円の積算金額を支払う。）に基づき，１審被告らを指導して，本件店舗の出演者らをして，楽曲利用報告書に記入させ，申合せにしたがった演奏が行われていることを当然の前提として，利用楽曲報告書の一部を受け取りながら，上記申合せも反故にして，現在に至るまで，演奏された楽曲の原権利者に分配する意思のない金銭の請求を続けている。
したがって，１審原告の請求は，多くても原判決の認容する額に限られ，１審被告Ｙ１の供託している金銭と同程度しか認められないのであるから，楽曲名を付して提供している供託金を受領しない１審原告に対し，供託金とほぼ同額の濫用的な賠償請求を認める必要はない。
上記経緯に鑑みても，原権利者に正しく分配されることのない賠償金の請求を認めることは，著しく信義に反し，相当でない。
(6)争点６（差止請求の適法性及び差止めの必要性）について１審被告Ｙ１は，本件店舗の入居する建物全体の解体撤去（予定）に伴い，本件店舗の閉店準備に向け，１審原告との間で無用のトラブルを避けるため，現在，本件店舗の営業について，バー営業を主とする運営方針を定めており，ライブは原則としてオリジナル曲（１審原告の非管理著作物）のみのものに限定し，ライブの出演者が１審原告管理著作物の演奏を希望する場合には，出演者自身に１審原告への許諾申請を行ってもらい，許諾を得てもらうこととし，その旨を予約希望者及び出演者に告知している。そのため，本件店舗では，現在，１審原告の非管理著作物のみを演奏する出演者のライブのみが行われている。
なお，１審原告管理著作物の演奏を希望する複数の音楽家は，上記告知に応じて，１審原告に対して許諾申請手続を行ったが，１審原告は，本件店舗による無許諾利用期間の使用料相当額の清算が未了であることを理由に，許諾をいずれも拒否している。
したがって，本件店舗では，現在，１審原告管理著作物の演奏を希望する音楽家は出演することができず，１審原告管理著作物の演奏は完全に行われない状態になっているのであって，今後も１審原告の許諾なしに１審原告管理著作物の演奏が行われるおそれはないのであるから，差止めの必要性はない。(7)争点８（損害ないし損失発生の有無及びその額）についてア１審原告は，特定が可能であるにもかかわらず，被侵害楽曲を特定した主張立証を一切行っておらず，損害賠償請求は主張自体失当である。１審原告は，現実に使用された楽曲の原権利者に分配することを予定しない金銭の請求をしているのであって，不当である。
イ出演者がオリジナル曲を演奏した場合，出演者に不法行為は成立せず，１審被告らにも不法行為責任は成立しない。本件店舗で演奏された１審原告管理著作物のうちオリジナル曲は，少なくとも本判決別紙２「オリジナル曲演奏一覧表」及び同３「五星旗関連ライブ演奏曲検討表」記載のとおりである。少なくともこれらの著作物に係る使用料請求は，理由がない。


ウ本件店舗５階部分での演奏については，ドラムセットの振動に対する苦情があったことから，原則としてドラムを使わないライブのみが行われてきた。本件店舗５階部分におけるライブの開催頻度は月３回程度であり，１ライブ当たりの来客数も平均で１１．８人程度にとどまっている。
したがって，本件店舗５階部分におけるライブで演奏された１審原告管理著作物に係る使用料については，原判決は，実態を反映しない過大な評価をしているのであって，相当でない。
〔１審原告の主張〕
(1)争点６（差止請求の適法性及び差止めの必要性）について本件店舗６階部分においては，原判決言渡後も，１審原告管理著作物の無許諾演奏が行われているのであるから，差止めの必要性が認められる。
(2)争点７（将来請求の可否）について
本件は，著作権を侵害するという単純な不法行為又は不当利得の事案であり，１審被告らの行為が違法性を帯びるか否かが複雑多様な因子によって左右されることはない。そして，１審原告は，過去分と同様，実態調査結果の８割を請求するにすぎないから，損害の額はあらかじめ明確に予測し得るといえる。また，１審被告らの支配する領域における侵害行為の縮小という変動事由は，１審被告らに主張立証責任を負わせることが，むしろ公平といえる。したがって，最高裁昭和５６年１２月１６日大法廷判決・民集３５巻１０号１３６９頁に照らし，将来請求の訴えの要件を満たすというべきである。(3)争点８（損害ないし損失発生の有無及びその額）についてアライブハウスという権利侵害者の支配する空間における演奏権侵害の調査が「調査員の権利侵害店舗への客としての入店→演奏録音→再生しての侵害著作物の特定等の調査→その結果の書面化」という手順を必要とするものであって，大きな費用と労力を要するものであることからすれば，５年９か月間に２５回にわたってした実態調査は，必要にして十分といえる。原判決は，平成２２年９月２４日から平成２３年８月１１日までに実施した１８回に上る実態調査の結果について，信用できないとの説示をするでもなく，損害額の認定に全く反映させておらず，不当である。また，平成２５年２月２０日から同年９月２０日までに実施した７回の実態調査の結果は，１審被告らが調査結果を争わなかった（ただし，演奏時間が５分超の場合の算定曲数については争いがある。）ことから，結果的に損害額の認定に反映させている。このように，原判決は，実態調査の結果を侵害楽曲数及び損害額認定の証拠とするかどうかを，１審被告らの主張によって決しているのであって，整合性に欠ける。
イ１審原告は，２５回もの実態調査の結果を平均して１ライブごとの利用楽曲数を算出し，さらに保守的に安全を見込んで０．８を乗じ，月間のライブ回数についても音楽著作物が利用されないと推測される催物の数を除外した上で平均回数を算出し，小数点以下を切り捨てるなどして，控えめな請求をしているのであるから，１審原告主張の損害額は十分に採用できる。
ウ１審被告ら提出の利用楽曲報告書には虚偽が多く，信用性を備えていない。したがって，かかる利用楽曲報告書に基づいて侵害楽曲数及び損害額の認定をすることはできない。
エ５分超の演奏による著作権侵害の場合，これを２曲分として損害を算定するのが相当である。すなわち，①１審原告管理著作物の中にもともと５分超の演奏時間を要するものがあること，②最初にレコード等の形で公表された１審原告管理著作物の演奏時間が５分以内である場合であっても，テンポのとり方やフレーズの繰り返し等によって，ライブ演奏等における当該管理著作物の演奏時間が５分超になることは日常茶飯事であること，③いわゆるアドリブ演奏であっても，もともとの楽曲に依拠したものであることからすれば，５分超の演奏を２曲分として算定することには合理性がある。
オ著作権法１１４条の５は，損害額についての証明度を軽減する規定である。本件店舗の営業開始後８か月間について実態調査はされていないが，１審原告においては，店舗経営者が著作権侵害をすることを前提として，営業開始の当初から法的措置を執ることを想定した証拠収集である実態調査に着手するという業務遂行方法は採用していない。上記８か月間について著作権法１１４条の５を適用すべきであり，これ以外の期間においても同様である。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，１審被告らは，１審原告管理著作物の著作権侵害の主体であるから，１審被告らに対する差止請求を認容すべきであると判断する。そして，損害賠償請求に関しては，当審口頭弁論終結時以降の将来請求については訴えの利益に欠けるから却下すべきであり，それ以前の損害賠償請求については，原審の認容額を増額すべきものと判断する。
その理由は，以下のとおりである。
１認定事実
以下のとおり補正するほかは，原判決２３頁２６行目の冒頭から４０頁１５行目の末尾までに記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決２６頁１８行目の「申し込み」を「申込み」と改める。(2)原判決２７頁２２行目の「すべて」を「全て」と改める。(3)原判決２８頁１１行目の「手続き」を「手続」と改める。(4)原判決２８頁２４行目の「話し合い」を「話合い」と改める。(5)原判決３１頁５行目の「とりたい」を「採りたい」と改める。(6)原判決３２頁８行目の「わからない」を「分からない」と改める。(7)原判決３４頁４行目の「挙げ足」を「揚げ足」と改める。(8)原判決３６頁９行目の「別紙８」を「原判決別紙８」と改める。(9)原判決３６頁１７行目の末尾を改行して以下のとおり加える。「さらに，１審被告Ｙ１は，平成２８年５月３０日，平成２７年１１月１日から平成２８年３月３１日までの使用料として，合計１２万９９００円を供託した（乙９６の１～５）。」
(10)原判決３７頁１３行目の末尾を改行して以下のとおり加える。「（第１１条）「委託者（音楽出版者を除く。）は，第３条１項，第４条，第５条及び第１０条の規定により定める信託著作権の管理委託の範囲について，あらかじめ受託者の承諾を得て，次の各号に掲げる留保又は制限をすることができる。(1)委託者が，著作物の関係権利者（著作物使用料分配規程第２条第１号の関係権利者をいう。以下同じ。）全員の同意を得て，その利用開発を図るため，日本国内において，著作物（前条第２号の規定により音楽出版者に譲渡した著作物を含む。）を自ら使用すること。ただし，委託者が，著作物の提示につき対価を得るときは，この限りでない。」」
(11)原判決３９頁４行目の「別紙９」を「原判決別紙９」と，５行目の「別紙１０」を「原判決別紙１０」とそれぞれ改める。


(12)原判決３９頁１９行目の「あたり」を「当たり」と改める。(13)原判決４０頁７行目の「なお」から８行目の「である。」までを削る。
２争点１（１審被告らの演奏主体性）について
(1)著作権の利用主体について
本件店舗において，１審原告管理著作物を演奏（楽器を用いて行う演奏，歌唱）をしているのは，その多くの場合出演者であることから，このような場合誰が著作物の利用主体に当たるかを判断するに当たっては，利用される著作物の対象，方法，著作物の利用への関与の内容，程度等の諸要素を考慮し，仮に著作物を直接演奏する者でなくても，ライブハウスを経営するに際して，単に第三者の演奏を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず，その管理，支配下において，演奏の実現における枢要な行為をしているか否かによって判断するのが相当である（最高裁昭和５９年(オ)第１２０４号同６３年３月１５日第三小法廷判決・民集４２巻３号１９９頁，最高裁平成２１年(受)第７８８号同２３年１月２０日第一小法廷判決・民集６５巻１号３９９頁等参照）。
(2)１審被告らの演奏主体性について
前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(1)ないし(3)）のとおり，本件店舗は，ライブの開催を伴わずにバーとして営業する場合もあるものの，ライブの開催を主な目的として開設されたライブハウスであり，本件店舗の出演者は，１審被告Ｙ２も含め，１審原告管理著作物を演奏することが相当程度あり，本件店舗においては，１審原告管理著作物の演奏が日常的に行われている（なお，１審被告らは，平成２８年４月８日，本件店舗の運営方針をバー営業を主とするものに改めたとして，今後は，演奏者が１審原告との間で個別の許諾を得ない限り，１審原告管理著作物の演奏を認めない方針である旨出演予定者に告知しているが，後記７(2)のとおり，同日以降も，１審原告管理著作物の演奏がされている。）。また，前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(1)ないし(3)）のとおり，１審被告らは，共同して，ミュージシャンが自由に演奏する機会を提供するために本件店舗を設置，開店したこと，本件店舗にはステージや演奏用機材等が設置されており，出演者が希望すればドラムセットやアンプなどの設置された機材等を使用することができること，本件店舗が，出演者から会場使用料を徴収しておらず，ライブを開催することで集客を図り，ライブを聴くために来場した客から飲食代として最低１０００円を徴収していることからすれば，本件店舗は，１審原告管理著作物の演奏につき，単に出演者の演奏を容易にするための環境等を整備しているにとどまるものではないというべきである。そして，１審被告Ｙ１は，本件店舗の経営者である。また，前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(1)ないし(3)及び(5)）のとおり，１審被告Ｙ２は，自らを本件店舗の経営者と認識しているものではないものの，①本件店舗の開店・運営のための資金を提供し，本件店舗の賃貸借契約の連帯保証人となり，本件店舗に自らを契約者とする固定電話を設置し，自らのバンド名を本件店舗の名称として使用することを決定し，ミュージシャン仲間らとともに，本件店舗に無償で，ライブに不可欠な音響設備等を提供するなど，本件店舗の開店に積極的に関与したこと，②また，本件店舗の開店前には２０組ほどのバンドやグループなどのミュージシャン仲間にライブバーが開店することを伝えて出演するよう声をかけ，本件店舗開店当初は単独でブッキング（電子メール等で出演申込みを受け付ける業務）を行っていたこともあり，さらに，自らのブログ等において本件店舗や本件店舗のライブの宣伝活動をし，本件店舗のアルバイト募集の記事，本件店舗におけるライブの様子を紹介する記事等を掲載するなどしているほか，本件店舗のチラシを１審被告Ｙ２の所属するロックバンドの所属事務所が印刷しているのであって，本件店舗の経営に積極的に関与していること，③本件店舗が，出演者に自由に演奏させるという１審被告Ｙ２の意思に沿った運営をしていること，④さらには，本件調停において，１審被告Ｙ２は，平成２４年６月１１日以降の使用料については演奏した作品に分配される仕組みを採りたいと述べ，「社交場利用楽曲報告書」に記載をして演奏楽曲を報告すること及び「積算算定額による包括許諾契約」によって支払をする旨述べたり，「社交場利用楽曲報告書」への記載のあり方について１審原告と折衝したりするなど，自ら本件店舗のライブを主催する者として振る舞っていたことからすれば，１審被告Ｙ２においても，１審被告Ｙ１とともに，本件店舗の共同経営者としてその経営に深く関わっていることが認められる。これらの事実を総合すると，１審被告らは，いずれも，本件店舗における１審原告管理著作物の演奏を管理・支配し，演奏の実現における枢要な行為を行い，それによって利益を得ていると認められるから，１審原告管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）に当たると認めるのが相当である。
(3)１審被告らの主張について
ア１審被告らは，著作権の侵害主体に関する原判決の判断基準は，本件とは事案を異にする最高裁判決を参照し，また，最高裁判決の一般的法命題を正解しないものであって，不当であると主張する。
しかし，著作権の侵害主体性を判断するに当たっては，物理的，自然的には行為の主体といえない者について，規範的な観点から行為の主体性を検討判断するのが相当であって，このことは，上記最高裁判決の趣旨とするところである。そして，かかる観点からすれば，上記のとおり判断するのが相当であり，１審被告らの主張は理由がない。
イ１審被告らは，本件店舗におけるライブの主催者は，本件店舗以外の第三者であり，１審被告らは単にライブの場を提供しているのみであって，演奏曲目やミュージックチャージの額を決定していないから，演奏主体に当たらないと主張する。
しかし，前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(1)ないし(3)）のとおり，そもそも本件店舗にはステージや演奏用機材等が設置されており，出演者が希望すればドラムセットやアンプなどの設置された機材等を使用することができ，本件店舗が，１審原告管理著作物の演奏が想定されるライブハウスであること，本件店舗のスタッフは，出演者からライブの名称や宣伝文，写真等のデータを受領すると，それを本件店舗のホームページに掲載し，また，本件店舗のライブスケジュールが印刷されたチラシを本件店舗に置いたり，配布していること，本件店舗では，出演者から会場使用料を徴収しておらず，ライブを開催することで集客を図り，ライブを聴くために来場した客から飲食代を徴収していることからすると，たとえ各ライブに出演する者や演奏曲目，ミュージックチャージの額などを，１審被告ら又は本件店舗のスタッフではなく出演者自らが決定していたとしても，そのような事実は上記(2)の認定を妨げるものとはいえない。よって，１審被告らの上記主張は採用することができない。


ウさらに，１審被告らは，１審原告管理著作物の演奏の実現における枢要な行為は，①１審原告管理著作物の選定及び②選定された１審原告管理著作物の実演であるところ，１審被告らは，いずれもこれらの行為を行っていないので，１審原告管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）に当たらないと主張する。しかし，前示のとおり，著作権の侵害主体性を判断するに当たっては，物理的，自然的な観点にとどまらず，規範的な観点から行為の主体性を検討判断するのが相当であるところ，そもそも本件店舗が，１審原告管理著作物の演奏が想定されるライブハウスであり，ライブを開催することで集客を図り，客から飲食代を徴収していること，本件店舗にアンプ，スピーカー，ドラムセットなどの音響設備等が備え付けられていることからすれば，１審被告らが現に演奏楽曲を選定せず，また，実演を行っていないとしても，１審原告管理楽曲の演奏の実現における枢要な行為を行っているものと評価するのが相当である。
エまた，１審被告らは，１審被告らを演奏主体と認めると，出演者と１審被告らのいずれもが演奏主体に当たることになるから，二重取りを許すことになって相当でない旨主張する。
しかし，利用許諾を得ることなく出演者が本件店舗において楽器の演奏や歌唱をした場合，出演者と１審被告らは，１審原告に対し，共同不法行為者として不真正連帯債務を負うと考えられるから，１審原告管理著作物の使用料相当額の賠償金が二重に徴収されることにはならない。よって，１審被告らの上記主張も採用することができない。
オなお，１審被告らは，原判決言渡後の平成２８年４月，本件店舗の営業形態を変更し，１審原告管理著作物の演奏はされなくなったと主張するが，後記７(2)のとおり，その後も１審原告管理著作物の演奏は現に行われているのであって，営業形態を真に変更したのか疑問の残るところであるから，１審被告らが１審原告管理著作物の侵害主体である旨の上記判断を左右するものではない。
(4)小括
よって，１審被告らは，本件店舗における１審原告管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）であると認められる。
３争点２（オリジナル曲の演奏による著作権侵害の成否）について(1)１審被告らは，自ら制作したオリジナル曲を演奏することは，１審原告に著作権管理を信託している著作者自身が許諾しているのであるから，不法行為に当たらないと主張する。
しかし，前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(7)イ）のとおり，１審原告と著作権信託契約を締結した委託者は，その契約期間中，全ての著作権及び将来取得する全ての著作権を，信託財産として１審原告に移転しているから，１審原告管理著作物の著作権者は，１審原告である。そうすると，利用者が誰であっても，１審原告の許諾を得ずに１審原告管理著作物を利用した場合には，当該利用行為は著作権侵害に当たるといわざるを得ない。このことは，著作権信託契約約款１１条が，自作曲の自己利用に関し，著作物の関係権利者の全員の同意を得た自己利用（委託者がその提示につき対価を得る場合を除く。）については，あらかじめ受託者の承諾を得て，管理委託の範囲についての留保又は制限をすることができると定めていることからも，裏付けられるところである。
以上のとおり，演奏者が１審原告に著作権管理を信託した楽曲を演奏する場合であっても，１審原告の許諾を得ない楽曲の演奏が，１審原告の著作権侵害に当たることは明らかであり，１審原告には使用料相当額の損害の発生が認められるから，著作権侵害の不法行為が成立する。
(2)１審被告らは，１審原告が著作者自身の演奏申込みも認めない違法な運用を行いながら，無許諾を理由に著作者自身の演奏の不法行為責任を追及することは，管理委託契約の趣旨に反するものであり，許されないと主張する。しかし，著作者が自ら演奏することを許諾している場合であっても，著作物についてのその余の関係権利者の得るべき使用料を分配する必要があることからすれば，著作者自身の演奏行為について演奏の不法行為責任を追及して使用料相当額を徴収することが，管理委託契約の趣旨に反するとはいえず，１審被告らの主張は理由がない。
(3)したがって，１審被告らの上記主張は採用することができない。４争点３（１審被告らの故意又は過失の有無）について(1)１審被告らは，前記２(2)の各事実を認識していた上に，前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(4)ア）のとおり，１審被告らは，本件店舗を開いた後は，１審原告に著作権料を支払わなければならないことを認識していたのであるから，著作権侵害主体であることの認識があったことは明らかであり，１審被告らには著作権侵害の故意又は過失があったというほかない。(2)１審被告らは，本件店舗における演奏曲目や出演者が権利者から許諾を得たかどうかを知らないから故意がない旨主張する。
しかし，著作権侵害の故意の有無の判断に当たっては，他人が権利を有する楽曲を利用していることの認識があれば足り，具体的な楽曲名や権利者の認識までは要しない。また，１審被告らが１審原告管理著作物の利用許諾契約を締結していないこと及び本件店舗における多くのライブにおいて，具体的な数はともかく，１審原告管理著作物が演奏されていることについては当事者間に争いがないところ，ライブハウスの出演者自らが１審原告から許諾を得ることは一般的ではなく，前記１の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」の第４の１(4)ア）のとおり，１審被告Ｙ２も，本件店舗以外のライブハウスに出演したことがありながら，１審原告から許諾を得たことはなかったことに照らすと，本件店舗における演奏曲目や出演者が権利者から許諾を得たかどうかの認識は，本件における１審被告らの主観的要件の判断を左右するものではない。
(3)また，１審被告らは，著作権侵害の故意は，直接主体たる出演者の各演奏行為時に存在していなければならず，その内容は，当該出演者が他人の著作物を無許諾で演奏していること及び場の提供によって１審被告らも共同で当該楽曲を演奏していることの各認識ないし認容でなければならないと主張する。しかし，１審被告らは，各出演者による演奏行為当時，著作権侵害主体であることを基礎付ける事実を認識し，１審被告ら又は本件店舗は１審原告との間で１審原告管理著作物の利用許諾契約を締結することなく，当該出演者が他人の著作物を演奏していたのであるから，規範的な侵害主体としての故意に欠けるところはないというべきである。
(4)したがって，１審被告らの上記主張は採用することができない。
５争点４（１審原告による許諾の有無）について
(1)１審被告らは，平成２４年６月１１日の本件調停の第２回調停期日において，１審原告と１審被告らとの間で，１審被告ら又は１審被告Ｙ１が，１審原告に対し，１曲当たり１４０円の使用料を支払うという内容で合意が成立したとか，１審原告が１審被告らに対し，１審原告管理著作物の利用を許諾する旨の意思表示をしたなどと主張する。