(ｲ)この点について，原告は，甲７７鑑定などに基づき超過売上率を６０パーセントとすべき時期がある旨主張するが，甲７７鑑定を採用することができないことは，前示のとおりであるし，営業利益率が５０パーセントを超えているからといって，本件特許Ａにつき実施許諾を受けた第三者を想定したときに，当該第三者が被告の売上高の６割を超える売上高を当然に獲得することができるとはいい難く，光学性能を計算式で制御する光拡散レンズの製品化や量産化の過程における金型技術等をも考慮すると，原告の上記主張は，採用することができない。原告は，特許ＩがＡ実施品の売上に貢献している旨も主張するが，同特許が具体的にどのように売上に貢献したというのか明らかでなく，同主張も，採用することができない（なお，Ａ実施品に特許Ｉによる独占の効果が事実上及んでいるという趣旨であるとすれば，特許寄与率を考慮すべきことになるから，本件発明Ａに係る相当の対価の額それ自体は，むしろ少なくなることになるであろう。）。(ｳ)被告は，広く液晶用バックライト技術としては，ＬＥＤ導光式及びＬＥＤ直射式があり，これらの市場全体として「ＬＥ－Ｃａｐ」の代替製品をとらえるべきである旨主張するが，同じＬＥＤ光源の液晶バックライトであったとしても，そもそも構造の異なる導光方式と直射方式では，適用できる液晶について向き不向きも異なるため，これらを互いに代替技術ととらえることは相当でない。被告は，超過売上率はさほど高くないとして，縷々主張するが，いずれも前述したところに照らし，採用することができない。
ウ仮想実施料率について
(ｱ)仮想実施料率についても，超過売上率と同様の事情を考慮し，第Ⅰ期ないし第Ⅲ期に分けて検討するのが相当である。
第Ⅰ期については，本件特許Ａの内容及び実施料率の相場（前記前提事実(2)，別紙１「本件特許目録」記載１及び同２，別紙２－１，別紙２－２）のほか，前記(1)の認定事実（とりわけ，ＬＥＤ直射式のバックライト市場という限定的な市場ではあるが，「ＬＥ－Ｃａｐ」の市場占有率が極めて高いことなど）を総合考慮し，３パーセントとするのが相当である。
また，第Ⅱ期については，上記に加え，Ａ非実施品が販売され，Ａ実施品とほぼ同数を占めるようになっていること（前記前提事実(4)ア(ｲ)，前記ア），光拡散レンズを搭載する液晶テレビ本体の価格は減少傾向にあること等を考慮し，仮想実施料率を第Ⅰ期の３分の１である１パーセントとし，第Ⅲ期については，更に技術の陳腐化等の事情を考慮し，第Ⅱ期の半分の０．５パーセントとするのが相当である。(ｲ)原告は，仮想実施料率についても，原告は，「ＬＥ－Ｃａｐ」の高い営業利益率からすると２５パーセント程度が相当である旨主張する。しかし，高い営業利益率がそのまま実施料率に反映されると当然にいえるものではないし，そもそも，営業利益率は，製造原価や生産能力等の影響を多分に受けるものである。
原告から提出された証拠（甲９７）によっても，高い営業利益率を上げる業種の例であるプラスチック製品について，平均ロイヤルティ料率が３．４パーセントとされるのであり，上記認定説示に係る仮想実施料率が不相当であるとはいえない。かえって，液晶テレビの販売価格が年々減少していく傾向にある中で，液晶テレビの一部品にすぎない発光光源たるＬＥＤに装着する拡散レンズについて，２５パーセントもの高率な実施料率を想定することは，コストデメリットが大きすぎるといわざるを得ないところであって（そもそも，拡散レンズを大量に採用するか否かを決める際，コストデメリットが問題となっていたことは，「ＬＥ－Ｃａｐ」の量産化経緯の過程における交渉経緯においてもみられたところである。），相当とはいい難い。
なお，原告の依拠する甲７７鑑定を採用できないことは，前示のとおりである。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。(3)被告の貢献度（共同発明者の貢献度）について前記認定事実によれば，被告は，原告が研究に従事する前から，「ＬＥ－Ｃａｐ」の開発研究をテーマとしていたこと，特許Ａの出願後も，Ａⅳを中心として研究が続けられていたこと，「ＬＥ－Ｃａｐ」の売上が急激に伸びたのは，特許Ａの登録から５年以上経ってからであり，このことは特許の成立だけでは「ＬＥ－Ｃａｐ」の高い市場占有率を確保できなかったことを裏付けているといえること，より性能の高い製品化や量産化，月産数億個に及ぶ大量の受注を受ける体制が整って初めて売上高が急激に伸びたこと，この点はさらに，量産化の技術や大手液晶メーカーへの営業，被告独自の販売戦略などの点における被告の貢献が大きく寄与しているものとみられることなどが認められ，これらの事情を総合考慮すれば，共同発明者の貢献度は５パーセント（被告の貢献度を９５パーセント）と認めるのが相当であり，被告が主張する種々の事情を考慮しても，これを下回るものとは認め難い。
(4)共同発明者間における原告の貢献度について
ア本件発明Ａの発明者は，Ａⅳ及び原告の２名であるとされているが（前記前提事実(2)ア，別紙１「本件特許目録」記載１及び同２），原告は，実質的に原告単独の発案を基礎として特許されるに至ったなどとして，共同発明者間における原告の貢献度が８０パーセントである旨主張する。
原告の上記主張は，本件発明Ａの特徴的部分への創作的貢献は，専ら原告がしたものであって，同発明に対するＡⅳと原告の貢献度は，相等しいものではなく，原告の貢献度が圧倒的に大きいという趣旨と解される。
ここで，発明の特徴的部分への創作的貢献とは，当該発明について使用者等が特許を受けるに至っている場合には，その特許請求の範囲に基づいて定められる特許発明の技術的範囲に係る思想の創作への貢献を指すというべきであり，本件各発明の特徴的部分ないし技術思想の着想及びその着想の具体化に対しての貢献の有無及び程度を検討すべきである。
イ本件発明Ａの特徴的部分について


本件特許Ａの内容（前記前提事実(2)ア，別紙１「本件特許目録」記載１及び同２，別紙２－１，別紙２－２），前記前提事実(1)の認定事実（特許Ａの出願経緯等）に鑑みると，発明Ａは，光源として用いられる発光装置，複数のＬＥＤを使用する面光源装置及びこの面光源装置を使用する表示装置（並びにこれらに用いられる光束制御部材）において，各ＬＥＤの発光色のばらつきを目立ちにくくし，輝度ムラのない均一な面状照明を可能にするために，１個のＬＥＤを光源として使用するような場合でも，ＬＥＤからの光を効率よく，所望の範囲まで滑らかに拡げることができるようにするため，発明Ａの構成①，同②及び同③を特徴的部分とするものというべきである。
なお，弁論の全趣旨によれば，発明Ａ’についても，概ね上記と同様にみることができるというべきである。
この点，原告は，発明Ａの構成③のみが特徴的部分であると主張するが，上記説示したところに照らし，採用することができない。
ウ発明Ａの特徴的部分に対する原告及びＡⅳの創作的な貢献について(ｱ)発明Ａの特徴的部分に対する原告及びＡⅳの創作的な貢献について検討するに，前記(1)の認定事実に加え，特許Ａの明細書等の内容（別紙２－１）とＡ関連特許②の明細書等の内容（別紙４－３）とを比較すると，発明の目的（各明細書等の【００１２】），課題を解決する手段（各明細書等の【００１３】），ＬＥＤに対抗するような凹み形状が光束制御部材に形成され，凹み部分はＬＥＤの光軸を中心とする球面状の第１の面と第２の面から形成され，第１の面と第２の面との接続部分が変曲点となるとの構成（Ａ関連特許②の明細書等の【００２５】，特許Ａの明細書等の【００３２】），光束制御部材の光制御出射面から出射する光の出射角等の考え方（Ａ関連特許②の明細書等の【００２６】【００２７】，特許Ａの明細書等の【００３３】【００３４】）などにおいて，同一又は類似の記述がされ，同一の技術思想が表れていることが認められる。
そして，Ａ関連発明②が原告の単独発明であることは，当事者間に争いがないことに加え，原告の陳述書（甲１００）及び本人尋問の結果を踏まえると，Ａ関連発明②と発明Ａに共通する発明特定事項については，基本的に，原告が単独で着想したものと認められる。
他方，発明Ａの構成①から「変曲点」を除外した部分（キャップ形状）については，Ａⅳが独自に光束の広がり具合のシミュレーションを繰り返すなどしていたこと，原告自身はキャップ形状の光束制御部材の研究開発には携わっておらず，専ら板状レンズの光束制御部材を利用した出射光の均一化の方向性について検討していたと認められること，特許Ａの明細書等の【図４】，【図７】は，Ａⅳが作成したこと，特許Ａ出願依頼書の「発明者記載欄」の「発明者」の項目がＡⅳ，原告の順で記載され，均等の場合は記入不要とされる発明者の持分比率の記載がなかったことは，前記(1)で認定したとおりである。
これらの事情を総合考慮すると，共同発明者間における原告の貢献度は，７０パーセントとするのが相当である。
(ｲ)原告は，共同発明者間における原告の貢献度について８０パーセントを下らないとした上，Ａ関連発明②の時点において，板状レンズにおける光束制御出射面に到達した出射光を制御するための光束制御条件を定める数式に至っており，これを中央部が凹んだキャップ形状においても活用できる旨主張する。しかし，原告は，キャップ形状における同数式についての試作シミュレーションを特許Ａ出願後にしか行っていないこと（原告本人），特許Ａの明細書等の【００３６】の計算式におけるδは，Ａⅳの作成した【図４】に規定されているδを利用して説明されていることなどを考慮すれば，中央が凹んだ形状におけるシミュレーションを行っていたＡⅳの研究成果に相応の貢献を認めることが相当であり，原告の上記主張は採用することができない。
原告は，中央が凹んだ形状のレンズは公知であったなどとも主張するが，原告の主張の根拠とされる甲４８号証ないし甲５０号証，甲６７号証に記載されたレンズの中央が凹んだ表面形状であることは認められるとしても，これらは，発明Ａにおけるキャップ形状（マッシュルーム形状）とは異なるものである。なお，原告は，発明者としてＡⅳを掲げたことについて，部下であるＡⅳに配慮した旨主張するが，原告が研究していた板状レンズに関するＡ関連発明②については，原告の単独発明である旨を「特許出願依頼書兼，権利譲渡証」において明記しているのであるから，キャップ形状のレンズに関する発明Ａについて，原告の単独発明であったというのであれば，その旨明記することが困難であったとはいい難く，少なくとも，Ａⅳをあえて発明者の筆頭者に記載する必要があったとは考え難い。(ｳ)被告は，共同発明者間における原告の貢献度について５０パーセントを超えない旨主張するが，上記認定説示のとおり，本件発明Ａの特徴的部分への創作的貢献をしたのは，主として原告であって，同部分へのＡⅳの創作的貢献は，原告と比較すると，限定されたものにとどまるというべきであるから，被告の上記主張は，採用することができない。
(5)遅延損害金の起算日について
原告は，本件催告の日の翌日である平成２１年８月８日を遅延損害金の起算日としているところ，被告は，被告規定等により同日より後の日まで履行期が到来しない旨の主張はしていないから，本件発明Ａに係る特許を受ける権利の原告持分の承継後にされたことが明らかな本件催告の結果，被告が遅滞に陥ったことを前提とする遅延損害金の起算日に関する原告主張は，是認することができる。
(6)中間利息の控除について


遅延損害金の起算日である平成２１年８月８日を基準日として将来の時点で被告が得ることとなる独占の利益の額に基づいて相当の対価の額を算定する以上，当該独占の利益の額ないし相当の対価の額について上記基準日現在の価値を評価するため，相当な方法により中間利息を控除すべきものといえる。そこで，当裁判所は，平成２２年度から平成３６年度の各期間売上高に基づいて算定されるべき相当の対価につき，別紙９「本件発明Ａに係る当裁判所の認定判断の要旨」の該当行の「ライプニッツ係数（中間利息控除のため）」欄記載のライプニッツ係数を乗じることにより，中間利息を控除することとした。この点，原告は，本件は，相当の対価の請求であるから，中間利息の控除をすべきでない旨主張するが，上記説示したところに照らし，同主張は，採用することができない。
(7)既払金の控除について
既払金は，原告の主張に従い，平成２１年度の期間売上高に基づいて算定されるべき相当の対価から控除した。
(8)相当の対価の額（不足額）について
以上を踏まえて算定すると，別紙９「本件発明Ａに係る当裁判所の認定判断の要旨」記載のとおり（計算は年度ごとに行い，１円未満の端数は切り捨てた。），本件発明Ａに係る相当の対価の額（不足額）は，１２５１万２２５９円となる（なお，原告は，発明Ａに係る相当の対価〔不足額〕と同Ａ’に係る相当の対価〔不足額〕を一括して請求しているところ，弁論の全趣旨によれば，特許Ａと同Ａ’の寄与率は均等〔２分の１ずつ〕とみるのが相当であるから，結局，発明Ａに係る相当の対価〔不足額〕と同Ａ’に係る相当の対価〔不足額〕の合計が上記認定に係る１２５１万２２５９円であるということになる。）。
したがって，原告は，被告に対し，本件発明Ａに係る相当の対価（不足額）合計１２５１万２２５９円及びこれに対する平成２１年８月８日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。３争点２（本件発明Ｂないし同Ｈに係る相当の対価の額）について
(1)認定事実
前記前提事実のほか，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の量産化に至る経緯
(ｱ)被告においては，平成６年頃，●（省略）●（乙１３）。(ｲ)その後，被告においては，平成９年２月から平成１１年３月まで，「ＰＳＰ散乱導光体の開発と実用化」をテーマとする研究開発が行われた。この研究開発のチームのメンバーとされた被告の従業員は，開発責任者が横山和明，設計担当が原告及び平石文紀，金型加工・製造技術担当がＡⅹ及びＡⅺであった。同研究開発は，プリズムシートの採用によりメーカー間のバックライトユニットの性能差が小さくなり，コスト競争だけに陥っていたところ，プリズムシートを２枚使用することを前提とする従来技術は，部品コストの比重も大きく，採算に悪影響を与えていたことから，プリズムシートの１枚化，又は新しい部品構成の導光体の開発が必要とされことによるものであり，競合企業との差別化を目的とする製品化に向けた取組みとして，開始された。
同研究開発に関与した原告は，当初から，溝面の配置面や頂角等の構成について「AutoCADLT」というソフトウェアを用いて光学設計に基づく計算をし，試作を通じて最適解を見出すことを繰り返していた。
●（省略）●として，「ＰＳＰ散乱導光体開発報告書」（甲５４）がまとめられた。（以上につき，掲記のもののほか，甲５８，６３，６４，７１，弁論の全趣旨）なお，本件特許Ｂないし同Ｈは，同研究開発の初期である平成９年３月２７日から上記報告書がまとめられた後である平成１１年９月１０日までの間に，順次出願されたものである（前記前提事実(2)ア,別紙１「本件特許目録」記載３ないし同１０）。
(ｳ)被告は，平成９年から平成１０年当時，光散乱体について顧客からあまりよい評価を得ていなかった。そこで，被告は，発光の均一性を実現しやすい光散乱材料を得るため，発明の名称を「光散乱導光装置」とする特許第３１６２３９８号（出願日：平成５年１１月２９日〔優先日：平成４年１１月２７日〕，登録日：平成１３年２月２３日，特許権者：Ａⅸ〔本件特許Ｄないし同Ｈの共有者〕。）の特許（以下「Ａⅸ特許」という。）につき実施許諾を受け，これに係る技術を採用した。（以上につき，甲１０４，１０５，乙２８，原告本人，弁論の全趣旨）(ｴ)原告は，平成１３年９月１９日付け「’０１上期研究開発テーマ完了報告書」（甲５３①）により，被告に対し，●（省略）●ことなどを掲げた。また，原告は，平成１４年３月２９日付け「’０１下期研究開発テーマ完了報告書」（甲５３②）により，被告に対し，●（省略）●などを掲げた。さらに，原告は，●（省略）●（甲６９）。
(ｵ)原告及びＡⅵは，●（省略）●をテーマとする「’０３年下期研究開発」の担当者となった。その当時，●（省略）●とされた。（以上につき，甲３７①及び③）
(ｶ)被告において，「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の量産化のため，電鋳溝駒作製に関する技術は以前から検討されていたが，様々なサイズの導光板用電鋳溝駒を短納期で準備すること，電鋳溝駒の耐久性を考慮してバックアップ駒を準備しておくことができなかった。そこで，被告の成形加工技術及び金型成型技術に基づき，被告独自に開発した●（省略）●へ変更することにより，新たな生産方法が確立し，量産化が可能となった。なお，原告は，この量産化の過程には，関与していない（弁論の全趣旨）。
イ「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の売上げの推移


「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の売上げは，●（省略）●，その後，スリーエム社の「ＢＥＦ」というプリズムシートに関して同社が保有する特許権が存続期間の満了により消滅したことから，競合企業がどこでもこれと同様のプリズムシートを非常に安く作れるようになり，その結果，「ＰＳＰ－ＬＧＰ」は，コスト的に不利となり，徐々にその売上げが減少し，平成２３年３月をもってその生産が中止されるに至った（原告本人，弁論の全趣旨〔被告の平成２６年６月６日付け第３準備書面〕）。ウ「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の代替技術・競合品について(ｱ)「ＰＳＰ－ＬＧＰ」は，導光板とプリズムシートを使用した導光式液晶用バックライトであるが，導光板とプリズムシート２枚を基本的な構成とする従来の導光式液晶用バックライトではなく，高輝度かつプリズムシート１枚の構成をとるものであるところ，株式会社東レリサーチセンターの「液晶バックライトの最新技術」（乙１５）によれば，次のとおり，このような構成の製品が「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の製造販売がされた時期と同じ時期に複数の競合企業競業により開発され，製造販売されていたことが認められる。
①平成１３年頃    株式会社アイメスの両面プリズム導光板（３１１～３１２頁）②平成１５年頃    日本ライツ株式会社（当時）のＭＲ/ＭＤ素子＋下向きプリズ
ムシート（３０９頁）
③平成１６年頃    日立化成株式会社のマイクロＶ溝＋ホログラム導光板（３１２～３１３頁）
④平成１９年頃    三菱レイヨン株式会社のマットプリズム導光体（３０８～３０９頁）
⑤平成１９年頃    オムロン株式会社の集積型バックライト（３１４頁）(ｲ)株式会社矢野経済研究所（以下「矢野経済研究所」という。）のウェブサイト（２００５年度版「ＬＣＤ関連フィルム・シート市場の動向と展望」に関するページ）（乙３２）によれば，平成１７年当時，導光板は，「Ｖカット導光板の拡大やパネルメーカーのバックライト内製化進展により主力メーカーによる導光板販売量は大型，中小型ともに拡大傾向で推移」し，「Ｖカット導光板需要が急増」しており，「２００５年にはノートＰＣ全体の３０％前後に達する」状態であったこと，被告の競合企業である油化電子は，「主力のノートＰＣ向けではＶカット導光板搭載の高輝度グレードが０５年出荷量の８０％を占める」シェアを有していたこと，エンプラスディスプレイデバイスにおいても，「Ｖカット・高輝度導光板での先行メリットを活かし高いシェアを確保」し，「高輝度導光板『ＰＳＰ－ＬＧＰ』の急成長で液晶関連事業の売上高は大幅成長続く」という状況であったことが認められる。
さらに，矢野経済研究所の平成１８年２月６日発行「ＬＣＤ関連フィルム・シート市場の動向と展望」（甲７６）によれば，平成１７年当時，主要な導光板の専業メーカーとして，８社（油化電子，日立化成工業，エンプラスディスプレイデバイス，パイオニア精密，住友ゴム工業，オプテス，日本ライツ，黒田電気）が挙げられるところ，射出成形導光板についての被告の関連会社であるエンプラスディスプレイデバイスのシェアは，平成１５年度が１２．６パーセント，平成１６年度が１９．７パーセント，平成１７年度（見込み）が２３．６パーセント，平成１８年度の予測が２６．０パーセントであるが，平成１５年より大型導光板の販売量のほとんどが「ＰＳＰ－ＬＧＰ」となっており，Ｖカット導光板市場の中でのシェアは平成１７年９月時点で６０パーセント前後の圧倒的なシェアを占めていたことが認められる。
これによれば，平成１７年頃，「ＰＳＰ－ＬＧＰ」は，ＬＥＤ導光式バックライト市場において３０パーセント弱のシェアを有しており，大型の導光式バックライトに限定すると６０パーセント前後のシェアを有していたということになる。
(2)独占の利益について
ア期間売上高について
本件発明Ｂないし同ＨそれぞれについてのＢ～Ｈ実施品の期間売上高（別紙７「原告主張の要旨」の下段の該当行の「１Ｂ～Ｈ実施品の期間売上高」欄記載のとおりであり，これらは，別紙５－２「『ＰＳＰ－ＬＧＰ』売上高一覧表」記載の各評価期間に係る売上高と同じである。）は，当事者間に争いがない（ただし，発明ごとに評価期間が異なるものの，その大部分が重複しているため，同一覧表記載の金額を合計すると，「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の総売上高を遥かに超えるものとなる。）。
イ超過売上率について
(ｱ)本件特許Ｂないし同Ｈの内容（前記前提事実(2)，別紙１「本件特許目録」記載３ないし同１０，別紙２－３ないし別紙２－１０）のほか，前記認定事実（平成１７年当時のＬＥＤ導光式バックライト市場における「ＰＳＰ－ＬＧＰ」のシェア〔全体で３０パーセント弱，大型の導光式バックライトに限定すると６０パーセント前後〕，「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の売上げの推移，代替技術の存在など），Ｂ～Ｈ実施品の期間売上高には本件特許Ｂないし同Ｈの登録前の期間に係る部分が含まれること（弁論の全趣旨）を総合考慮すると，本件特許Ｂないし同Ｈの総体に基づくＢ～Ｈ実施品の超過売上率は，１０パーセントとするのが相当である（後記エのとおり，この１０パーセントの超過売上率に占める個々の特許の寄与の程度を後に考慮する。）。
(ｲ)被告は，Ｂ～Ｈ実施品には超過売上高が存在しない旨主張する。ａしかし，本件発明Ｂないし同Ｈについては，次のｂ及びｃで説示するところに照らせば，一定の技術的優位性を肯定することでき，本件特許Ｂないし同Ｈによる独占の効果が全く存在しないとみることはできない。そうすると，被告が従来から導光式バックライトを製造販売してきたこと，被告がＡⅸ特許について実施許諾を受けていること，代替技術が複数存在することなどを考慮しても，Ｂ～Ｈ実施品につき超過売上げの存在を否定することは困難というべきであり，被告の上記主張は採用することができない。


ｂ本件発明Ｈについて検討するに，本件特許Ｈの内容（前記前提事実(2)，別紙１「本件特許目録」記載１０，別紙２－１０），証拠（甲３０，７０，乙２５，３６）及び弁論の全趣旨によれば，①本件特許Ｈは，その出願前に頒布された刊行物である甲７０公報（特開平９－６１６３１号公報）などに基づき特許を受けようとする発明が新規性又は進歩性を欠く旨の拒絶理由通知を受けるなどしたことから，別紙１「本件特許目録」記載１０の特許請求の範囲の下線部分の構成（請求項１に係るものであるが，他の請求項は，いずれも請求項１を直接又は間接に引用している。以下「本件発明Ｈに付加された構成」という。）を付加するなどの補正を経て，登録に至ったこと，②本件特許Ｈの明細書等では，特許請求の範囲の「前記一対の斜面の形成する角度」（【図１】における斜面１２Ｅ，１２Ｆの成す角度α１がこれに対応する。）について，「５０度～１３０度の範囲で適宜選定して実用に供する特性を得ることができるが，好ましくは６０度～１１０度の範囲である」（【００３３】）としていたところ，本件発明Ｈに付加された構成は，その一部に当たる「前記板状部材は，前記１対の斜面の形成する角度が９０度より大きく，１１０度以下の角度に設定された」との点を発明特定事項に含むこと，③本件発明Ｈに付加された構成における上記②の角度範囲は，甲７０発明との相違点であるとともに，原告が，「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の開発のかなり初期の段階で，「平均輝度」の値のみならず，導光板単体での配光特性（集光性）にも留意して，各方式の可能性につき比較評価を行い，各パラメータを俯瞰的に調査した結果に基づくものであって，同発明の効果との関係で最適な角度範囲との認識の下，上記①の補正の際に付加されたものであることが認められる。
また，本件発明Ｈに付加された構成は，「前記光制御部材は，前記１対の斜面のうちの，前記端面に相対的に近い側の斜面により前記板状部材から出射される照明光を透過して内部に導き入れ，前記端面に相対的に遠い側の斜面により反射して出射し，」との点を発明特定事項として含むところ，被告は，乙１６公報（特開平８－２６２４４１号公報）がこれと同一の構成を開示している旨主張するが，本件発明Ｈに付加された構成における上記の点は，出射光の均一化のため，光制御部材における角度を規定するのではなく，入射と出射について「前記端面に相対的に近い側の斜面により前記板状部材から出射される照明光を透過して内部に導き入れ，前記端面に相対的に遠い側の斜面により反射して出射し」と規定することにより，その目的を達するようにしたものであって，乙１６公報に開示されているとはいえない。
ｃ被告は，本件発明Ｂ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇは，輝度分布の均一化及びプリズムシートの密着防止のため導光板の出射面側に突起を設ける（梨地状に加工する）技術に関するものであるところ，かかる技術内容は，本件特許Ｂ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇの出願前に頒布された刊行物（ただし，後二者は，本件特許Ｇの優先日後に頒布されている。）である特開平２－８４６１８号公報（乙２９），特開平９－２３１８２３号公報（乙３０），特開平１０－４８４２９号公報（乙３１）にそれぞれ開示されているとか，本件発明Ｃ及び同Ｄは，プリズム溝の形状が入射面に近づくに従って円弧断面形状に徐々に変化することを内容とする技術に関するものであるところ，かかる技術内容は，これらの特許の出願前に頒布された刊行物である甲７０公報に開示されているなどと主張するが，本件特許Ｂ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇは，いずれも特許庁の審査を経て，登録に至っているものであり，被告の上記主張を踏まえたとしても，本件発明Ｂ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇについて，直ちに新規性及び進歩性を否定することができるものではない。
また，被告は，本件発明Ｃ及び同Ｄにおいて「導光板のプリズム溝（一対の斜面による突起）の形状が入射面に近づくに従って円弧断面形状に徐々に変化する」点については，甲７０公報に開示されている旨の主張もするが，甲７０公報の【請求項２】，【請求項３】及び【００４８】などの記載からすれば，甲７０発明は，入光端面（Ｓ１）の近傍では出光率を抑えるという目的のため，曲線断面で構成される凹条の高さ又は凸条の深さを変化させる技術であり，映込みによる異常発光を低減することを目的として，Ｖ溝形状を円弧断面に変化させるという本件発明Ｃ及び同Ｄとは，技術思想を異にするものとみるべきである。
ウ仮想実施料率について
本件特許Ｂないし同Ｈの内容及び実施料に関する公表された統計（前記前提事実(2)，別紙１「本件特許目録」記載３ないし同１０，別紙２－３ないし別紙２－１０）並びに前記(1)の認定事実のほか，Ｂ～Ｈ実施品の期間売上高には本件特許Ｂないし同Ｈの登録前の期間に係る部分が含まれることなどを総合考慮すると，Ｂ～Ｈ実施品に対する仮想実施料率は，統計上の最頻値とされる１パーセントとするのが相当である。
エ特許寄与率について


Ｂ～Ｈ実施品は，本件発明Ｂないし同Ｈの全ての実施品であることから，各発明に係る相当の対価の算定の前提となる独占の利益を求めるに際しては，本件特許Ｂないし同Ｈの寄与の程度（特許寄与率）を考慮することが相当である（なお，Ｂ～Ｈ実施品につき，被告の保有に係るその余の特許の寄与は，主張されていない。）。この点について，原告は，本件発明Ｂないし同Ｈのそれぞれについて算定される期間売上高を基礎として，各発明について超過売上率を個別に１０パーセントないし３０パーセントと主張して独占の利益の額を主張し，超過売上率とは別に特許寄与率を議論する必要はないとの前提に立つ主張をしているものと解される。しかしながら，独占の利益の額の算定にあたり特許寄与率を用いないのであれば，超過売上率や仮想実施料率の値を各特許の寄与の程度を加味したものとすることを要するといえるが，原告の主張に係る超過売上率（各発明につき１０パーセントないし３０パーセント）や仮想実施料率（各発明につき５パーセント）がそのような考慮をした値であるとは，考えにくい。別紙５－２記載の「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の売上高は，発明ごとに評価期間が異なるものの，その大部分が重複しているため，原告の主張は，結果として「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の総売上高のほぼ全額が超過売上高と主張する（超過売上率を約９０パーセントと主張する）に等しいものというほかなく，採用することができない。
そして，本件特許Ｂないし同Ｈの内容（前記前提事実(2)ア，別紙１「本件特許目録」記載３ないし同１０，別紙２－３ないし別紙２－１０）に加え，原告は，本件特許Ｈを基本特許，その余の特許Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇを改良特許と位置付けているところ，これらの特許の内容に照らし，かかる位置付けを是認することができること，被告は，これらの特許に関する実施褒賞金の算定に際し，「特許の寄与率」のうち「発明部分比」を，本件特許Ｈにつき「０．３」，本件特許Ｄにつき「０．２」，その余の特許につき「０．１」としたこと（甲１３）などの事情を総合考慮すると，特許寄与率は，本件特許Ｈにつき３０パーセント，本件特許Ｄにつき２０パーセント，その余の特許につき各１０パーセントとするのが相当である。
(3)被告の貢献度（発明者ないし共同発明者の貢献度）について前記(1)の認定事実（とりわけ，①被告が，平成６年頃から，導光式バックライトの研究開発を行い，プリズムシートの代わりとなる溝付き導光板を試作し，評価・検証を実施していたこと，②本件特許Ｂないし同Ｈは，その出願後，長期にわたり登録に至っていなかったところ，被告は，これらの特許の登録前に「ＰＳＰ－ＬＧＰ」の量産化に成功し，平成１５年度からその売上げを急激に伸ばしたこと）に照らせば，本件発明Ｂないし同Ｈが，その発明者ないし共同発明者（後述のとおり，本件発明Ｂ，同Ｃ，同Ｇ及び同Ｈの発明者は原告１名であり，本件発明Ｄの発明者は，原告，Ａⅹ及びＡⅺの３名であり，本件発明Ｅ及び同Ｆの発明者は，Ａⅹ及び原告の２名である。）の努力及び創意工夫によって，見いだされたものであるとしても，上記発明者ないし共同発明者は，被告による費用負担の下，被告に雇用された後に得た知識経験に基づき，上司の指示に従い，開発グループでの職務を通じて，これらの発明を完成させるに至ったものとみることができるし，Ｂ～Ｈ実施品である「ＰＳＰ－ＬＧＰ」が多大な売上げを計上したことに関しては，特許が登録されたことよりも，むしろ被告の有する量産化のための技術力，営業力などが相当大きく貢献したものとみることができる。
このような本件発明Ｂないし同Ｈに関する諸事情を総合考慮すると，これらの発明に係る相当の対価の算定に当たっては，発明者ないし共同発明者の貢献度を５パーセント（被告の貢献度を９５パーセント）と認めるのが相当であり，被告が主張する種々の事情を考慮しても，発明者ないし共同発明者の貢献度がこれを下回るものとは認め難い。
(4)共同発明者間における原告の貢献度について
ア本件発明Ｂ，同Ｃ，同Ｇ及び同Ｈの発明者は，いずれも原告１名であるとされているところ（前記前提事実(2)ア，別紙１「本件特許目録」記載３，同４，同９及び同１０），これと異なる事情をうかがわせる的確な証拠はないから，これらの発明は，いずれも原告の単独発明であると認められる。したがって，本件発明Ｂ，同Ｃ，同Ｇ及び同Ｈについては，共同発明者間における原告の貢献度は，問題とならない（別紙１０「本件発明Ｂないし同Ｈに係る当裁判所の認定判断の要旨」の該当行の「⑤共同発明者間における原告の貢献度」欄では，便宜上，「１００％」と表示してある。）。
被告は，これらの発明につき原告が果たした役割が不明であるとか，本件発明ＤについてＡⅶ及びＡⅴの貢献があったなどと主張するが，上記説示したところに照らし，採用することができない。
イ本件発明Ｄの発明者は，原告，Ａⅹ及びＡⅺの３名であり，本件発明Ｅ及び同Ｆの発明者は，Ａⅹ及び原告の２名であるとされており（前記前提事実(2)ア，別紙１「本件特許目録」記載５ないし同８），これと異なる事情をうかがわせる的確な証拠はないから，本件発明Ｄは，原告ほか２名の共同発明であり，本件発明Ｅ及び同Ｆは，原告ほか１名の共同発明であると認められる。これらの発明に係る特許を受ける権利は，原始的には，それぞれ上記各共同発明者に帰属したところ，その持分は相等しいものと推定される（民法２５０条）から，共同発明者間における各発明者の貢献度についても，反証がない以上，相等しいものと推定するのが相当である。
そうすると，本件発明Ｄに対する共同発明者間における原告の貢献度は，３分の１（≒３３パーセント），本件発明Ｅ及び同Ｆに対する共同発明者間における原告の貢献度は，２分の１（＝５０パーセント）とするのが相当である。被告は，これらの発明につき原告が果たした役割が不明であるなどと主張するが，上記説示したところに照らし，同主張は，採用することができない。
(5)遅延損害金の起算日について


平成２４年１２月２０日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１１７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１１月６日
判決
原            告      株式会   社東京   精密訴訟代理人弁理士      林              孝      吉同                    清      水      貴      光被            告      アプライドマテリアルズ    インコーポレイテッド訴訟代理人弁護士      古      城      春      実同                    堀      籠      佳      典訴訟代理人弁理士      園      田      吉      隆
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が，無効２００７－８００１７２号事件について，特許第３４３１１１５号の請求項１，４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１に係る発明について，平成２４年２月２１日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯等
被告は，発明の名称を「ケミカルメカニカルポリシングの操作をインシチュウでモニタするための装置及び方法」とする特許第３４３１１１５号（優先権主張１９９５年３月２８日，米国。平成８年３月２８日出願，平成１５年５月２３日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数５２。）の特許権者である。原告は，平成１９年８月２４日，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求（無効２００７－８００１７２号事件）をし，被告は，平成２３年１２月８日，訂正請求書を提出した（以下「本件訂正」という。）。特許庁は，平成２４年２月２１日付けで，「訂正を認める。特許第３４３１１１５号の請求項９，１８，１９，２０，２４，２５，２７，２８，２９，３０，３１，３２，３９，５２に係る発明についての特許を無効とする。特許第３４３１１１５号の請求項１，４０，４２，４３，４４，４６，４８，４９，５１に係る発明についての審判請求は，成り立たない。審判費用は，その９９分の３８を請求人の負担とし，９９分の６１を被請求人の負担とする。」などとする審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年３月１日，原告に送達された。
なお，上記無効審判請求手続においては，平成２１年１０月１４日及び平成２３年１月２４日に，それぞれ審決がなされており，これらの審決において，「請求項２ないし８，１０ないし１７，２１ないし２３，２６，３３ないし３８，４１，４５，４７，５０についての審判請求は成り立たない」ことが確定している。
２特許請求の範囲
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１，４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１の記載は次のとおりである（甲１０）。【請求項１】ウエハに対してケミカルメカニカルポリシング（ＣＭＰ）を行うための装置であって，（ａ）シャシに回転自在に設置され，ホール（孔）を自身に有する回転可能な研磨プラーテンと，（ｂ）プラーテンに設置され，研磨スラリによりウェットで，プラーテンのホールと調心されたウィンドウを有する，研磨パッドであり，（ｉ）前記ウィンドウは，該研磨パッドの一部であって，レーザービームに対して少なくとも部分的に透過性を有する該研磨パッドの前記一部を備え，又は（ｉｉ）前記ウィンドウは，該パッドに形成されたプラグであって，レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備える，前記研磨パッドと，（ｃ）研磨パッドに対してウエハを保持するための，回転可能な研磨ヘッドであって，このウエハが酸化物層の下の半導体基板を備える，前記研磨ヘッドと，（ｄ）ウエハへ向けてレーザービームを発生させることが可能であり且つウエハ及びホール（孔）から反射されてくる光を検出することが可能なレーザー干渉計を有する終点検出器とを備え，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，周期時間の少なくとも一部の間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。【請求項４０】ケミカルメカニカルポリシングシステムにおいて用いるための研磨パッドであって，前記研磨パッドは，（ａ）研磨面と，（ｂ）底面と，を備え，前記研磨パッドの前記底面及び前記研磨面の中にはウィンドウが形成され，前記ウィンドウは，光に対して透過性を有すると共に，（ｉ）前記ウィンドウは，該研磨パッドの一部であって，前記光に対して少なくとも部分的に透過性を有する該研磨パッドの前記一部を備え，又は（ｉｉ）前記ウィンドウは，該パッドに形成されたプラグであって，前記光に対して透過性を有する前記プラグを備え，前記研磨パッドは，第１の透過性部分と，前記研磨面を与える第２の非透過性部分とを備える，研磨パッド。
【請求項４２】ケミカルメカニカルポリシングシステムにおいて用いるための研磨パッドであって，前記研磨パッドは，（ａ）研磨面と，（ｂ）底面と，を備え，前記研磨パッドの前記底面及び前記研磨面の中にはウィンドウが形成され，前記ウィンドウは，光に対して透過性を有すると共に，（ｉ）前記ウィンドウは，該研磨パッドの一部であって，前記光に対して少なくとも部分的に透過性を有する該研磨パッドの前記一部を備え，又は（ｉｉ）前記ウィンドウは，該パッドに形成されたプラグであって，前記光に対して透過性を有する前記プラグを備え，前記研磨パッドは，第１の透過性部分と，研磨面を与える第２の非透過性部分とを備え，該第２の非透過性部分が，添加物を有するポリウレタンである，研磨パッド。【請求項４３】該添加物が微粒子を有することで，該第２の部分がマイクロポーラス構造を有するようにする請求項４２に記載の研磨パッド。【請求項４４】該第２の非透過性部分が，オープンセルの構造を有する請求項４０に記載の研磨パッド。
【請求項４６】該研磨面と反対側に底面を更に有する請求項４０に記載の研磨パッド。
【請求項４８】研磨パッドが，研磨面を有する第１の層と，研磨面と反対側の第２の層とを有する請求項４０に記載の研磨パッド。
【請求項４９】該第１の透過性部分が，第１の層に形成される請求項４８に記載の研磨パッド。


【請求項５１】研磨パッドが，自身に形成されたアパーチャを有し，透過性部分がアパーチャ内に位置をとるプラグを備える請求項４０に記載の研磨パッド。(2)本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１，４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１の記載は次のとおりである（以下，これらの請求項に記載された発明を「本件発明１」，「本件発明４０」などといい，これらを総称して「本件発明」という。また，本件訂正後の特許請求の範囲，発明の詳細な説明及び図面（甲１０，１２，１３）を含めて「本件明細書」ということがある。）。下線部は本件訂正の訂正箇所である（ただし，本件争点に関する部分に限定した。）。【請求項１】ウエハに対してケミカルメカニカルポリシング（ＣＭＰ）を行うための装置であって，（ａ）シャシに回転自在に設置され，ホール（孔）を自身に有する回転可能な研磨プラーテンと，（ｂ）プラーテンに設置され，研磨スラリによりウェットで，プラーテンのホールと調心されたウィンドウを有する，発泡材料からなる表面を有する研磨パッドであり，前記ウィンドウは，該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって，レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備え，前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する，前記研磨パッドと，（ｃ）研磨パッドに対してウエハを保持するための，回転可能な研磨ヘッドであって，このウエハが酸化物層の下の半導体基板を備える，前記研磨ヘッドと，（ｄ）ウエハへ向けてレーザービームを発生させることが可能であり且つウエハ及びホール（孔）から反射されてくる光を検出することが可能なレーザー干渉計を有する終点検出器とを備え，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，周期時間の少なくとも一部の間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。
【請求項４０】ケミカルメカニカルポリシングシステムにおいて用いるための研磨パッドであって，前記研磨パッドは，（ａ）発泡材料からなる研磨面と，（ｂ）底面と，を備え，前記研磨パッドの前記底面及び前記研磨面の中にはウィンドウが形成され，前記ウィンドウは，光に対して透過性を有すると共に，該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって，前記光に対して透過性を有する前記プラグを備え，前記研磨パッドは，第１の透過性部分と，前記研磨面を与える第２の非透過性部分とを備え，前記プラグは前記研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有し，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，光をウエハへ入射させるための通路を与える研磨パッド。【請求項４２】ケミカルメカニカルポリシングシステムにおいて用いるための研磨パッドであって，前記研磨パッドは，（ａ）発泡材料からなる研磨面と，（ｂ）底面と，を備え，前記研磨パッドの前記底面及び前記研磨面の中にはウィンドウが形成され，前記ウィンドウは，光に対して透過性を有すると共に，該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって，前記光に対して透過性を有する前記プラグを備え，前記研磨パッドは，第１の透過性部分と，研磨面を与える第２の非透過性部分とを備え，該第２の非透過性部分が，添加物を有する発泡ポリウレタンであり，前記プラグは前記研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有し，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，光をウエハへ入射させるための通路を与える研磨パッド。
【請求項４３】該添加物が微粒子を有することで，該第２の部分がマイクロポーラス構造を有するようにする請求項４２に記載の研磨パッド。【請求項４４】該第２の非透過性部分が，オープンセルの構造を有する請求項４０に記載の研磨パッド。
【請求項４６】該研磨面と反対側に底面を更に有する請求項４０に記載の研磨パッド。
【請求項４８】研磨パッドが，研磨面を有する第１の層と，研磨面と反対側の第２の層とを有する請求項４０に記載の研磨パッド。
【請求項４９】該第１の透過性部分が，第１の層に形成される請求項４８に記載の研磨パッド。
【請求項５１】研磨パッドが，自身に形成されたアパーチャを有し，透過性部分がアパーチャ内に位置をとるプラグを備える請求項４０に記載の研磨パッド。
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである（１０７頁２４行以下の部分は「参考」につき省略）。その判断の概要は以下のとおりである。
ア本件訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書きに適合し，特許法１３４条の２第５項の規定により準用する同法１２６条３項及び４項の規定に適合するので，本件訂正を認める。
イ無効理由２（特許法３６条４項，６項１号，２号違反）について本件特許の特許請求の範囲の各請求項について，特許法３６条４項，６項１号，２号に違反するとの無効理由は成り立たない。
ウ無効理由１（特許法２９条２項違反）について
本件特許の特許請求の範囲の請求項９，１８ないし２０，２４，２５，２７ないし３２，３９，５２に係る発明は，甲１（特開平７－５２０３２号公報。以下，甲１に記載された発明を「甲１発明」という。），甲２（特開平５－３０９５５８号公報），甲３（特開昭６３－１３４１６２号公報），甲４（特開昭６１－７６２６０号公報），甲５（特開平４－２５５２１８号公報）に記載された発明ないし周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。本件発明１は，甲１発明１（後記(2)ア(ｱ)），甲２ないし甲５記載事項及び甲１１ないし甲２５記載事項から当業者が容易になし得たものとすることはできない。本件発明４０及び本件発明４２は，甲１発明７（後記(2)ア(ｲ)），甲２ないし甲５記載事項及び甲１１ないし甲２５記載事項から当業者が容易になし得たものとすることはできない。
本件発明４０は，甲１ないし甲５に記載された発明及び事項から容易になし得たとすることはできないので，請求項４０による特定事項を全て含み，さらに，別の特定事項を備える本件発明４４，４６，４８，４９，５１も，同様に，当業者が容易になし得たとすることはできない。
本件発明４２は，甲１ないし甲５に記載された発明及び事項から容易になし得たとすることはできないので，請求項４２による特定事項を全て含み，さらに，別の特定事項を備える本件発明４３も，同様に，当業者が容易になし得たとすることはできない。


(2)審決が認定した甲１発明の内容及び甲１発明と本件発明１，４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１との一致点，相違点は，以下のとおりである。
ア甲１発明の内容
(ｱ)ウエハに対してケミカルメカニカルポリシング（ＣＭＰ）を行うための装置であって，（ａ）回転自在に設置され，中心から放射状に伸びる近接した２本の直線で囲まれ，中心付近から周縁近くまで伸びた溝２と，溝２の長手方向中央に設けられた貫通孔３を自身に有する回転可能な定盤１と，（ｂ）定盤１に設置され，研磨液によりウェットで，定盤１の溝２と同形に切り抜かれた研磨布窓６を有する，発泡材料からなる表面を有する研磨布５であり，前記貫通孔３の溝２側には，透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４が嵌め込まれ，（ｃ）研磨布５に対してウエハ７を保持するための，回転可能なウエハ支持板８であって，このウエハ７が，表面に熱酸化膜を形成した２枚のシリコンウエハを，熱酸化膜を接せしめて接着したＳＯＩウエハ７を備える，ウエハ支持板８と，（ｄ）ウエハ７へ向けて光を照射させることが可能であり且つウエハ７及び貫通孔３からの反射光を受光するプローブ９を有し，これにより研磨状態の終点を知ることができるものであり，前記貫通孔３，透明窓材４，溝２は，ウエハ７の中心が透明窓材４の上にある時の一部の間，赤色の範囲を含む光をウエハ７へ入射させるための通路を与えるウエハ研磨装置。（以下「甲１発明１」という。）
(ｲ)ケミカルメカニカルポリシングを行う研磨装置において用いるための研磨布５であって，前記研磨布５は，（ａ）発泡材料からなるウエハ７に押し付けられる面と，（ｂ）定盤１に支持される面と，を備え，定盤１には中心から放射状に伸びる近接した２本の直線で囲まれ，中心付近から周縁近くまで伸びた溝２と，溝２の長手方向中央に設けられた貫通孔３を自身に有し，前記貫通孔３の溝２側には，透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４が嵌め込まれるところ，前記研磨布５には，定盤１の溝２と同形に切り抜かれた研磨布窓６が形成され，ウエハ７の中心が該研磨布窓６の上にあるときの一部の間赤色の範囲を含む光のための通路を与える研磨布５。（以下「甲１発明７」という。）
イ甲１発明と本件発明１，４０，４２との一致点
(ｱ)甲１発明１と本件発明１との一致点
ウエハに対してケミカルメカニカルポリシング（ＣＭＰ）を行うための装置であって，（ａ）シャシに回転自在に設置され，開口を自身に有する回転可能な研磨プラーテンと，（ｂ）プラーテンに設置され，研磨スラリによりウェットで，プラーテンの開口と調心されたウィンドウを有する，発泡材料からなる表面を有する研磨パッドであり，研磨プラーテンの開口及び研磨パッドのウインドウからなる通路に中実な材料からなる光透過部材を配設し，（ｃ）研磨パッドに対してウエハを保持するための，回転可能な研磨ヘッドと，（ｄ）ウエハへ向けて光を発生させることが可能であり且つウエハ及び開口から反射されてくる光を検出することが可能な終点検出器とを備え，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，周期時間の少なくとも一部の間に光をウエハへ入射させるための通路を与える装置。(ｲ)甲１発明７と本件発明４０，本件発明４２との一致点ケミカルメカニカルポリシングシステムにおいて用いるための研磨パッドであって，前記研磨パッドは，（ａ）発泡材料からなる研磨面と，（ｂ）底面と，を備え，前記研磨パッドの前記底面及び前記研磨面の中にはウィンドウが形成され，前記ウィンドウは，光に対して透過性を有すると共に，プラーテンの開口及び研磨パッドのウインドウからなる通路に中実な材料からなる光透過部材を配設し，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，光をウエハへ入射させるための通路を与える研磨パッド。
ウ甲１発明と本件発明１，４０，４２との相違点
(ｱ)甲１発明１と本件発明１との相違点
ａ研磨プラーテンに関して，本件発明１では，「ホール（孔）を自身に有する研磨プラーテン」と特定しているのに対して，甲１発明１では，研磨プラーテンに相当する定盤１に設けられる開口は，中心から放射状に伸びる近接した２本の直線で囲まれ，中心付近から周縁近くまで伸びた２本の溝２と，溝２の長手方向中央に設けられた貫通孔３である点。（以下「相違点１」という。）ｂ光透過部材の構造に関して，本件発明１では，「前記ウィンドウは，該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって，レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備える，前記研磨パッド」であるとして，研磨パッドに中実な材料からなる光透過部材が設けられているとしているのに対して，甲１発明１では，光透過部材は，貫通孔３の溝２側に嵌め込まれた透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４である点。（以下「相違点２」という。）ｃウエハに関して，本件発明１では，「酸化物層の下の半導体基板を備える」ものであると特定しているのに対して，甲１発明１では，ＳＯＩウエハではあるものの，酸化物層を表面に有するかどうか不明な点。（以下「相違点３」という。）ｄ終点検出する光及び装置に関して，本件発明１では，「レーザービーム」を用いており，また，検出器が「レーザー干渉計」であるのに対して，甲１発明１では，単に光を用いており，検出器がプローブ９である点。（以下「相違点４」という。）
ｅプラグに関して，本件発明１では，「研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」としているのに対して，甲１発明１では，透明窓材４の上面の位置について不明な点。（以下「相違点５」という。）
(ｲ)甲１発明７と本件発明４０との相違点
ａ光透過部材の構造に関して，本件発明４０では，「前記ウィンドウは，光に対して透過性を有すると共に，該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって，光に対して透過性を有する前記プラグを備え」ているとして，研磨パッドに光透過部材が設けられているのに対して，甲１発明７では，光透過部材は，貫通孔３の溝２側に嵌め込まれた透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４である点。（以下「相違点３１」という。）


ｂ研磨パッドに関して，本件発明４０では，「第１の透過性部分と，研磨面を与える第２の非透過性部分とを備え」るとしているのに対して，甲１発明７では，研磨布５の光透過性について不明な点。（以下「相違点３２」という。）ｃプラグに関して，本件発明４０では，「研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有」しているとしているのに対して，甲１発明７では，研磨布５の光透過性について不明であり，また，透明窓材４の上面の位置について不明な点。（以下「相違点３３」という。）
(ｳ)甲１発明７と本件発明４２との相違点
ａ光透過部材の構造に関して，本件発明４０では，「該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって，光に対して透過性を有する前記プラグを備え」ているとして，研磨パッドに光透過部材が設けられているのに対して，甲１発明７では，光透過部材は，貫通孔３の溝２側に嵌め込まれた透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４である点。（以下「相違点３４」という。）ｂ研磨パッドに関して，本件発明４２では，「第１の透過性部分と，研磨面を与える第２の非透過性部分とを備え，該第２の非透過性部分が，添加物を有する発泡ポリウレタンである」としているのに対して，甲１発明７では，研磨布５の光透過性について不明であり，また，添加物を含有するかどうかも不明な点。（以下「相違点３５」という。）
ｃプラグに関して，本件発明４０では，「研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有」しているとしているのに対して，甲１発明７では，研磨布５の光透過性について不明であり，また，透明窓材４の上面の位置について不明な点。（以下「相違点３６」という。）
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決には，次のとおり，(1)本件訂正に関する判断の誤り（取消事由１），(2)特許法３６条６項１号，２号該当性に関する判断の誤り（取消事由２），(3)本件発明に関する容易想到性判断の誤り（取消事由３）があり，これらは審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。
(1)本件訂正に関する判断の誤り（取消事由１）
ア審決は，本件訂正に関し，本願の特許請求の範囲の請求項１のプラグにつき，「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との限定事項を加えること，請求項４０及び４２のプラグにつき，「研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有し」と訂正することは，「図面の図３（ｃ）を参照すると，ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていることが示されていることから，・・・上記訂正は，新規事項の追加には該当しない。」として，訂正を認めた。
しかし，以下のとおり，「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていること」は本件明細書には全く示されていない。すなわち，本件明細書に「ほぼ共面」なる記載はなく，図３（ｃ）の説明に該当する段落【００２９】にも「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていること」の記載はない。また，「共面」とは，隙間のない連続した面を指すのか，隙間があっても同一高さの面を指すのか等，一般的な工業用語としても意味が特定できず，「ほぼ」とは，どの程度の「共面」を指すのかも不明であり，図３（ｃ）をみても，どのような状態が「ほぼ共面」なのか，図面内のどこを根拠にそのようにいえるのかが不明である。
したがって，請求項１，４０及び４２記載のプラグにつき，「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との限定を加えることは，本件明細書に基づいたものではなく，新規事項の追加に該当する。イ審決は，請求項４３及び４４について，「当該請求項自体の文言の変更はないものの，請求項４３が引用している独立請求項である請求項４２が減縮されたものであり，請求項４４が引用している独立請求項である請求項４０が減縮されているから，請求項４３ないし４４については，それぞれ減縮されたものであることは明らかである。」とし，請求項４６，４８，４９及び５１について，「当該請求項自体の文言の変更はないものの，請求項４６，４８，４９，５１が最終的に引用している独立請求項である請求項４０が減縮されたものであるから，請求項４６，４８，４９，及び５１については，それぞれ減縮されたものであることは明らかである。」として，訂正を認めた。
しかし，請求項４０及び４２に係る上記アの訂正事項は，本件明細書に基づくものではないから，新規事項の追加に該当する。
ウしたがって，本件訂正に関する審決の判断には誤りがある。(2)特許法３６条６項１号，２号該当性に関する判断の誤り（取消事由２）審決は，請求項１における「ほぼ共面」について，「本件明細書の段落【００２８】に『パッド１８自身はウィンドウとして用いられているため，検出できる大きさのギャップは存在しない』と記載されているように，『ギャップが存在しない』ことを意味するものである。」，「『ほぼ共面』とは，上記のとおり，『ギャップが小さい』ことを意味するものではなく，『ギャップが存在しない』ことを意味するものであって，具体的には，本件特許の図面の図３（ｂ），（ｃ）の状態を意図するものである。そして，本件特許明細書における『ギャップのディメンジョンとして２５０μｍ以下』との記載は，本件特許の図３（ａ）の状態を意図するものであって，『ほぼ共面』を意図するものではない。」として，「ほぼ共面」が本件明細書に該当する記載がないとの理由で特許法３６条６項１号違反であるとすることはできず，また，明確性を欠くとして同項２号違反であるとすることもできないと判断した。


しかし，「ほぼ共面」なる語は，「おおかた共面」，「およそ共面」，「だいたい共面」を意味し，「完全な共面」を意味するものではないから，文字どおりであれば，「ギャップが存在しないこと」ではなく，「ギャップが小さいこと」を示すと解される。また，「ほぼ共面」の語は，本件明細書の段落【００２８】にもその他の箇所にも全く記載がないから，同段落を参照しても，「ギャップが存在しないこと」を意味するとはいえず，審決は，「ほぼ共面」が，プラグ上面とパッド上面の２つの面に継ぎ目，隙間がないことを指すのか，２つの面が同一平面上に位置することを指すのか，明らかにしていない。審決が，「ほぼ共面」につき，本件明細書の図面の図３（ｂ），（ｃ）の状態を意図するものであるとし，本件明細書における「ギャップのディメンジョンとして２５０μｍ以下」との記載は，本件明細書の図３（ａ）の状態を意図するものであって，「ほぼ共面」を意図するものではないとするのは，根拠のないことである。
請求項４０，４２の「ほぼ共面」との記載（請求項４３，４４，４６，４８，４９，５１において引用される。）についても，上記と同様である。したがって，審決の特許法３６条６項１号，２号該当性に関する上記判断には誤りがある。
(3)本件発明に関する容易想到性判断の誤り（取消事由３）ア相違点５に係る本件発明１の「研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との構成について，審決は，「ほぼ共面」を「ギャップが存在しない」ことと解した上，甲１発明１に甲２ないし甲４記載の事項を適用することにより，本件発明１のように，発泡材料からなる表面を有する研磨布５における透明窓材４を，研磨布５の表面とほぼ共面の上面を有するものとすることを容易になし得たとはいえない旨判断した。
しかし，上記(2)のとおり，「ほぼ共面」とは，ウェハとプラグの「ギャップが存在しない」ことではなく，「ギャップが小さいこと」と解すべきである。そして，甲１発明１において，透明窓材６と研磨布５の位置関係も「ほぼ共面」であること（甲１の段落【００１５】，図１），甲９（特開平３－２３４４６７号公報）の第１図・第３図においても，プラグに相当する「ガラス板４」と研磨パッドに相当する「研磨クロス５」とは，それぞれの上面が，図面上においてほぼ共面と判断し得ることから，本件発明１の上記構成は，甲１発明１の「透明窓材４は研磨布５の表面とほぼ共面の上面を有すること」に対応し，本件発明１は，甲１発明１から当業者が容易になし得たものである。
また，仮に，「ほぼ共面」が「ギャップが存在しないこと」を意味するとしても，甲１発明１のプラグとして使用される透明窓材６の代わりに甲２記載の透明なポリシングパッド１をプラグとして適用することは当業者にとって容易であり，また，ポリシングパッド１をプラグとして適用すれば，ウェハとの摺接を許すため，ウェハとプラグのギャップをなくすこと，すなわち，パッド表面とプラグ上面とを同一平面上にすることは当業者にとって容易に想到し得ることである。したがって，相違点５に係る本件発明１の構成は，甲１発明１及び甲２記載の事項から当業者が容易になし得たものであり，審決の上記判断には誤りがある。また，本件発明１と甲１発明１との相違点１ないし４に係る本件発明１の構成ついても，本件の無効審判請求手続における平成２１年１０月１４日付け審決で判断が示されたとおり，当業者が容易に想到し得たものであるから，審決の判断の誤りは結論に影響を及ぼす。
イ相違点３３に係る本件発明４０の「第１の透過性部分と，研磨面を与える第２の非透過性部分とを備え」るとの構成について，審決は，甲１発明７に甲２ないし甲４記載の事項を適用することにより，・・・本件発明４０のように，研磨パッドを，発泡材料からなり，研磨面を与える第２の非透過性部分と，研磨パッドに形成され，中実な材料からなり，光に対して透過性を有し，研磨面とほぼ共面の上面を有する第１の透過性部分であるプラグからなるものとすることを容易になし得たものであるとすることはできない旨判断した。
しかし，甲１発明７の透明窓材６は「第１の透過性部分」に対応し，研磨布５は「研磨面を与える第２の非透過性部分」に対応する。甲１において，研磨布５は透過性とは記載されないが，光透過性のある「透明窓材６」との対比上，非透過性であると理解される。そして，上記アのとおり，「（第１の透過性部分である）プラグは，（第２の非透過性部分である）研磨パッドの表面のほぼ共面の上面を有すること」は，甲１発明７ないし甲２記載の事項から当業者が容易に想到し得るものである。
したがって，相違点３３に係る本件発明４０の構成は，甲１発明７及び甲２記載の事項から当業者が容易になし得たものであり，審決の上記判断には誤りがある。また，本件発明４０と甲１発明７との相違点３１，３２に係る本件発明１の構成についても，本件の無効審判請求手続における平成２１年１０月１４日付け審決で判断が示されたとおり，当業者が容易に想到し得たものであるから，審決の判断の誤りは結論に影響を及ぼす。
ウ相違点３６に係る本件発明４２の「研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有」しているとの構成について，審決は，甲１発明７に甲２ないし甲４記載事項を適用することにより，・・・本件発明４２のように，研磨パッドを，発泡材料からなり，研磨面を与える第２の非透過性部分と，研磨パッドに形成され，中実な材料からなり，光に対して透過性を有し，研磨面である第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有する第１の透過性部分であるプラグからなるものとすることを容易になし得たものであるとすることはできない旨判断した。しかし，本件発明４２と甲１発明７との相違点３４ないし３６は，本件発明４０と甲１発明７との相違点３１ないし３３と同様である。したがって，相違点３６に係る本件発明４２の構成は，上記アと同様，当業者が容易になし得たものであり，審決の上記判断には誤りがあり，この判断の誤りは結論に影響を及ぼす。


エ請求項４３は，請求項４２を引用し，請求項４４，４６，４８，５１は請求項４０を引用し，請求項４９は請求項４８を引用する。上記イ，ウのとおり，相違点３１ないし３３に係る本件発明４０の構成，及び，相違点３４ないし３６に係る本件発明４２の構成は，甲１ないし甲５発明に基づき，当業者が容易になし得るものである。また，請求項４３，４４，４６，４８，４９，５１と甲１発明との間に，上記以外の実質的な相違点はないから，本件発明４３，４４，４６，４８，４９，５１は，甲１発明及び甲２ないし５記載の事項に基づき，当業者が容易になし得ることである。
オ以上のとおり，本件発明に関する審決の容易想到性判断には誤りがあり，結論に影響を及ぼす。
２被告の反論
審決には，以下のとおり，取り消されるべき判断の誤りはない。(1)取消事由１（本件訂正に関する判断の誤り）に対し原告は，①本件明細書に「ほぼ共面」なる記載はなく，図３（ｃ）の説明に該当する段落【００２９】にも「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていること」の記載はない，②「共面」とは，隙間のない連続した面を指すのか，隙間があっても同一高さの面を指すのか等，一般的な工業用語としても意味が特定できず，「ほぼ」とは，どの程度の「共面」を指すのかも不明である，③本件明細書の図３（ｃ）をみても，どのような状態が「ほぼ共面」なのか，図面内のどこを根拠にそのようにいえるのかが不明であるとの理由から，「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていること」は本件明細書には示されておらず，請求項１，４０及び４２記載のプラグにつき，「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との限定を加えることは，本件明細書に基づいたものではなく，新規事項の追加に該当する旨主張する。しかし，上記①の点に関し，本件明細書の段落【００２９】には，具体例（ｃ）（図３（ｃ）の具体例）について，「プラーテンホール３０の上の領域における典型的なパッド材料は，中実な（ソリッドな）ポリウレタンプラグ４２に置き換えられる。」と記載され，ここでポリウレタンプラグ４２に置き換えられる「プラーテンホール３０の上の領域における典型的なパッド材料」は，「第１に，パッド１８自身はウィンドウとして用いられているため，検出できる大きさのギャップは存在しない。」（段落【００２８】）というものであるから，当該パッド材料に置き換えられたポリウレタンプラグ４２も，「検出できる大きさのギャップは存在しない。」ものであることは自明である。そして，請求項１，４０，４２記載の「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」は，「検出できる大きさのギャップは存在しない」ことに対応する。
また，上記②の点に関し，本件明細書で「ほぼ共面」の語そのものが用いられていないとしても，請求項１，４０，４２記載の「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」は，「検出できる大きさのギャップは存在しない」（段落【００２８】）に対応することは明らかであり，「ほぼ共面」とは，（スラリを捉える）「ギャップが存在しない」ことを意味するといえる。さらに，上記③の点に関し，上記のとおり，本件明細書の図３（ｃ），段落【００２８】，【００２９】の記載から，請求項１，４０，４２の「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」の「ほぼ共面」は，（スラリを捉える）「ギャップが存在しない」ことを意味することは明らかである。したがって，「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」の限定を加えることは新規事項の追加には該当しない。原告の主張は理由がなく，本件訂正に関する審決の判断に誤りはない。
(2)取消事由２（特許法３６条６項１号，２号該当性に関する判断の誤り）に対し原告は，「ほぼ共面」なる語は，「完全な共面」を意味するものではなく，本件明細書の段落【００２８】を参照しても，「ギャップが存在しないこと」ではなく，「ギャップが小さいこと」を示すと解すべきであって，審決の特許法３６条６項１号，２号該当性に関する判断には誤りがある旨主張する。しかし，上記(1)のとおり，請求項１，４０，４２記載の「ほぼ共面」は，本件明細書の段落【００２８】に「パッド１８自身はウィンドウとして用いられているため，検出できる大きさのギャップは存在しない」と記載されているように，「ギャップが存在しない」ことを意味する。
したがって，「ほぼ共面」が本件明細書に該当する記載がないとの理由で特許法３６条６項１号違反であるとすることはできず，また，明確性を欠くとして同項２号違反であるとすることもできないとの審決の判断に誤りはない。(3)取消事由３（本件発明に関する容易想到性判断の誤り）に対しア原告は，「ほぼ共面」とは，ウェハとプラグの「ギャップが小さいこと」と解すべきであり，甲１発明１において，透明窓材６と研磨布５の位置関係も「ほぼ共面」であること，甲９においても「ガラス板４」と「研磨クロス５」とは，それぞれの上面がほぼ共面と判断し得ることから，相違点５に係る本件発明１の構成は，甲１発明１の「透明窓材４は研磨布５の表面とほぼ共面の上面を有すること」に対応し，本件発明１は，甲１発明１から当業者が容易になし得た旨主張する。しかし，上記(1)のとおり，本件発明１の「ほぼ共面」は，「ギャップが小さい」ことを意味するのではなく，「ギャップが存在しない」ことを意味する。一方，甲１や甲９には，「ギャップが少ない」ことは記載されていても，「ギャップが存在しない」こと，すなわち，「ほぼ共面」であることは記載されておらず，原告の主張に理由はない。
また，原告は，仮に，「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面になっていること」が「ウエハとポリウレタンプラグ４２の間のギャップが存在しないこと」を意味するとしても，甲１発明１の透明窓材６の代わりに甲２に示す透明なポリッシングパッド１をプラグとして適用することは当業者にとって容易である旨主張する。
しかし，甲１の研磨布５は，発泡材料からなるのに対して，甲２における研磨面は全体が透明な部材からなるので，甲１発明１における研磨面と甲２における研磨面とはその材質が異なることは明らかである（この点については，原告も反論していない。）。そして，ケミカルメカニカルポリシングシステムとは，研磨すべき面を平面化するものであることから，仮に，甲１発明１の透明窓材６の代わりに甲２発明に示す透明なポリッシングパッド１をプラグとして適用することを考えたとしても，研磨すべき面を平面化するケミカルメカニカルポリシングシステムにおいて，材質の異なる研磨布５とポリッシングパッド１を研磨面とすることが容易に想到できたとはいえない。


イ原告は，相違点３３に係る本件発明４０の構成について，甲１発明７の透明窓材６は「第１の透過性部分」に，研磨布５は「研磨面を与える第２の非透過性部分」に対応し，研磨布５は，光透過性のある「透明窓材６」との対比上，非透過性であると理解され，「（第１の透過性部分である）プラグは，（第２の非透過性部分である）研磨パッドの表面のほぼ共面の上面を有すること」は，甲１発明７ないし甲２記載の事項から当業者が容易に想到し得るものである，本件発明４２ないし４４，４６，４８，４９，５１についても，同様に，当業者が容易になし得るものである旨主張する。
しかし，上記アのとおり，本件発明１の「プラグは研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有すること」との構成は，甲１発明１及び甲２記載の事項から容易想到とはいえず，上記構成と同じ構成を含む本件発明４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１についても，当業者にとって容易になし得るものとはいえない。ウ以上のとおり，本件発明に関する審決の容易想到性判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は，以下のとおりである。１取消事由１（本件訂正に関する判断の誤り）について原告は，本件訂正に関し，請求項１記載のプラグにつき，「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との限定，請求項４０及び４２のプラグにつき，「研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有し」との限定を，それぞれ加えることは，本件明細書に基づいたものではなく，新規事項の追加に該当する，請求項４０ないし４２を引用する請求項４３，４４，４６，４８，４９及び５１についても新規事項を追加するものであるとして，本件訂正を認めた審決の判断は誤りである旨主張する。そこで，以下，検討する。
(1)認定事実
ア本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１，４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１の記載は，上記第２の２の(1)のとおりであり，本件訂正の上記各請求項の記載は，上記第２の２の(2)のとおりである。イ本件明細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある（甲１０，１３）。なお，発明の詳細な説明の記載については，本件訂正による変更はない（甲１１）。【００２７】プラーテンホール３０及びウエハ１４の詳細な図（ウエハがプラーテンホール３０の上にある場合の）が，図３（ａ）～（ｃ）に示される。図３（ａ）に示されるように，プラーテンホール３０は，ステップ状の直径を有し，ショルダ３６を形成する。ショルダ３６は，レーザービーム３４のためのウィンドウとして機能するクオーツインサート３８を有してこれを指示するために用いられる。プラーテン１６とインサート３８の間のインターフェースがシールされ，ウエハ１４とインサート３８の間の通り道を見つけようとするケミカルスラリ４０の一部がプラーテン１６の底部から漏出できないようにされている。クオーツインサート３８は，プラーテン１６の上面の上に突出し，部分的にプラーテンパッド１８の中に入り込む。このインサート３８の突出部は，インサート３８の上面とウエハ１４の表面との間のギャップを最小にする意図をもって置かれている。このギャップを最小にすることにより，このギャップに捉えられるスラリ４０の量が最小になる。・・・インサート３８とウエハ１４の間のスラリ４０の層が薄くなるほど，レーザービーム３４とウエハに反射される光の弱化が少なくなる。・・・このギャップはできるだけ小さい方がよいが，ＣＭＰプロセス中はいつでもインサート３８がウエハ１４に接しないことを確保するべきである。・・・
【００２８】図３（ｂ）は，プラーテン１６とパッド１８の別の具体例である。この具体例では，クオーツインサートは排除され，パッド１８には貫通穴は存在しない。・・・ウエハ１４とプラーテン１６の底部との間には，パッド１８のポリウレタンカバー層２２だけが残っている。・・・従って，プラーテン３０の上にあるカバー層２２の一部が，レーザービーム３４のためのウィンドウとして機能する。この別の構成は，大きな利点を有している。第１に，パッド１８自身はウィンドウとして用いられているため，検出できる大きさのギャップは存在しない。従って，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリ４０はほとんど存在しない。・・・【００２９】パッドのカバー層に用いられるポリウレタン材料は，レーザービームに対して実質的に透過性を有しているものの，透過性を阻害する添加物を含有している。この問題点は，図３（ｃ）に描かれている本発明の具体例において排除される。この具体例では，プラーテンホール３０の上の領域における典型的なパッド材料は，中実な（ソリッドな）ポリウレタンプラグ４２に置き換えられる。このプラグ４２は，レーザービームのウィンドウとして機能し，パッド材料を包囲するグルーブ（又はオープンセル構造）を有しないポリウレタン材料製であり，透過性を阻害する添加物を含有していない。従って，プラグ４２を通ることによるレーザービームの弱化は最小になる。好ましくは，プラグ４２はパッドと一体で成形される。（判決注：図３（ａ）ないし（ｃ）は別紙１記載のとおりである。）
(2)判断
ア上記(1)   認定の事実によれば，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１，４０，４２ないし４４，４６，４８，４９，５１には，「パッドに形成されたプラグ」との記載はあるが，パッドとプラグが「ほぼ共面」であるか否かについての記載はない。
そこで，本件明細書の記載をみると，上記(1)認定の事実から，本件明細書には，「プラーテンホール３０」に「クオーツインサート３８」を設けた構成を有する具体例が示され（図３（ａ）），レーザービームのためのウィンドウを「クオーツインサート３８」で構成した場合，クオーツインサートの上面とウエハの表面との間のギャップを最小にすることで，このギャップに捉えられるスラリの量を最小にすることができるが，ＣＭＰプロセス中はいつでもクオーツインサートがウエハに接しないことを確保するべきであること（【００２７】）が記載されていると認められる。


また，本件明細書には，「ウエハ１４」と「プラーテン１６」の底部との間に「パッド１８」の「ポリウレタンカバー層２２」だけが残った構成を有する具体例も示されており（図３（ｂ）），クオーツインサートを用いずに，パッドのポリウレタンカバー層の一部がウィンドウとして機能する構成とした場合には，検出できる大きさのギャップは存在せず，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しない利点があるが，ポリウレタンカバー層に用いられるポリウレタン材料が透過性を阻害する添加物を有しているとの問題点があること（【００２８】，【００２９】），この問題点を排除するため，別の具体例は，「プラーテンホール３０」の上の領域におけるパッド材料を「中実な（ソリッドな）ポリウレタンプラグ４２」に置き換えたものであり，「中実な（ソリッドな）ポリウレタンプラグ４２」の上面が「パッド１８」における「カバー層２２」の表面とほぼ同一平面上に位置する構成を有し（図３（ｃ）），この中実なプラグをレーザービームのウィンドウとして機能させる構成により，ポリウレタンプラグが透過性を阻害する添加物を含有しないために，プラグを通ることによるレーザービームの弱化が最小になること（【００２９】）が記載されている。
以上によれば，本件明細書には，プラグを通るレーザービームの弱化を最小化する目的で，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないようにするとの作用効果を得るために，研磨パッドとプラグの間にギャップが存在せず「ほぼ共面」となっている構成が採用されることが示されていると理解される。そうすると，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１記載の発明において，上記の技術的意味で，「（中実な）プラグ」の上面と「研磨パッド」における表面の間にギャップが存在せず，「ほぼ共面」となっている構成を備えることにより，プラグを通るレーザービームの弱化を最小化する目的で，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないようにするとの作用効果を奏することは，本件明細書の記載から明らかというべきである。
したがって，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１に，「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」を加入する訂正は，新規事項を追加するものとはいえない。また，同じく，請求項４０及び４２に，「前記プラグは前記研磨パッドの第２の非透過性部分の表面とほぼ共面の上面を有し」を加入する訂正も，同様の理由により，新規事項を追加するものとはいえない。よって，本件訂正を認めた審決の判断に誤りがあるとの原告の主張は理由がない。イこれに対し，原告は，①本件明細書に「ほぼ共面」なる記載はなく，図３（ｃ）の説明に該当する段落【００２９】にも「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていること」の記載はない，②「共面」とは，隙間のない連続した面を指すのか，隙間があっても同一高さの面を指すのか等，一般的な工業用語としても意味が特定できず，「ほぼ」とは，どの程度の「共面」を指すのかも不明である，③本件明細書の図３（ｃ）をみても，どのような状態が「ほぼ共面」なのか，図面内のどこを根拠にそのようにいえるのかが不明である旨主張する。
しかし，本件明細書に，「ポリウレタンプラグ４２の上面が研磨パッドの表面とほぼ共面となっていること」の記載はないとしても，この点は，上記アのとおり，本件明細書の記載から明らかな事項と認められる。また，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１記載の発明において，「ケミカルスラリ４０」の一部が「プラーテン１６」の底部から漏出できないように構成することは，本件明細書の段落【００２７】に記載されており，図３（ｃ）に示された「（中実な）ポリウレタンプラグ４２」の上面と「パッド１８」における「カバー層２２」の表面がほぼ同一平面上に位置する（「ほぼ共面」）構成で，「ケミカルスラリ４０」の一部が漏出できないように，上記「ポリウレタンプラグ４２」と上記「カバー層２２」とが隙間なく接していることは，本件明細書（図面を含む。）の記載に接した当業者には自明である。したがって，上記①及び③の原告の主張は理由がない。また，上記アのとおり，本件明細書の記載によれば，「（中実な）ポリウレタンプラグ４２」の上面と「パッド１８」における「カバー層２２」の表面がほぼ共面となっている構成を備えることにより，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないとの作用効果を奏するというのであるから，本件訂正に係る「ほぼ共面」とは，「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存在しないこと」をいうことは，本件明細書（図面を含む。）の記載から明らかである。したがって，上記②の原告の主張も理由がない。ウよって，取消事由１における原告の主張を採用することはできない。２取消事由２（特許法３６条６項１号，２号該当性に関する判断の誤り）につ
いて
原告は，「ほぼ共面」なる語は，「完全な共面」を意味するものではなく，本件明細書の段落【００２８】を参照しても，「ギャップが存在しないこと」ではなく，「ギャップが小さいこと」を示すと解すべきであって，審決の特許法３６条６項１号，２号該当性に関する判断には誤りがある旨主張する。しかし，上記１のとおり，本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１における「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との構成の「ほぼ共面」とは，「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存在しないこと」をいうことは，本件明細書から明らかである。また，本件訂正後の請求項４０，４２の「ほぼ共面」との記載（請求項４３，４４，４６，４８，４９，５１において引用される。）についても同様に解すべきである。したがって，上記各請求項に係る発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認められ，また，特許請求の範囲の上記各請求項には，それらに係る発明の構成が明確に記載されていると認められるから，本件特許の特許請求の範囲の上記各請求項が，特許法３６条６項１号，２号に規定する要件に適合するとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
３取消事由３（本件発明に関する容易想到性判断の誤り）について(1)原告は，本件発明１の「ほぼ共面」とは，ウェハとプラグの「ギャップが小さいこと」と解すべきであり，甲１発明１において，透明窓材６と研磨布５の位置関係も「ほぼ共面」であること，甲９においても「ガラス板４」と「研磨クロス５」とは，それぞれの上面がほぼ共面と判断し得ることから，相違点５に係る本件発明１の構成は，甲１発明１の「透明窓材４は研磨布５の表面とほぼ共面の上面を有すること」に対応し，本件発明１は，甲１発明１から当業者が容易になし得た旨主張するので，以下，検討する。


ア認定事実   ｱ)本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲１には，以下の記載がある。【請求項１】回転する定盤の研磨布の張り付けられた面に，研磨液を滴下しつつ，ウエハ支持板に固定したウエハをウエハ支持板により回転させつつ押し付け研磨する方法において，定盤及び研磨布の回転中心と周縁との間に設けた窓からウエハの研磨面の光の反射状態を見て研磨状態を判定するウエハ研磨方法。【０００１】【産業上の利用分野】本発明は，半導体ウエハ，特にＳＯＩ(Silicon-on-Insulator)ウエハ等の膜付きウエハの研磨方法及び装置に関する。【０００６】【発明が解決しようとする課題】本発明は，研磨途中でウエハを定盤から離すことなく研磨中の膜の厚さを知ることができ，研磨の高精度な制御が効率よくできるウエハの研磨方法及び装置を提供することを課題とする。【０００７】【課題を解決するための手段】本発明による課題を解決するための手段は，(1)回転する定盤の研磨布の張り付けられた面に，研磨液を滴下しつつ，ウエハ支持板に固定したウエハをウエハ支持板により回転させつつ押し付け研磨する方法において，定盤及び研磨布の回転中心と周縁との間に設けた窓からウエハの研磨面の光の反射状態を見て研磨状態を判定するウエハ研磨方法，【００１３】【作用】本発明方法において，定盤及び研磨布の回転中心と周縁との間に設けた窓からウエハの研磨面の光の反射状態を見て研磨状態を判定すれば，研磨を中断せずに研磨状態の終点を知ることが出来る・・・。【００１５】本発明の装置において，透明窓材とウエハとの間にできる研磨液の膜を通してウエハの研磨面に照射した光の反射光を観察あるいは評価するのであるが，研磨液は液中に微粒子が懸濁したものであり，光を散乱する性質をもっているので，透明窓材の表面とウエハの研磨面との間の間隔が小さい方が観察あるいは評価に都合がよい。
【００２２】【実施例】図１，図２に示した実施例について説明する。定盤１は直径３００ｍｍ，厚さ１０ｍｍのアルミニウム製の円盤で，その中心の片面に定盤１を回転するための軸が固定してある。定盤１の軸を固定した面の反対側の面には，中心から放射状に伸びる近接した２本の直線で囲まれ，中心付近から周縁近くまで伸びた溝２が設けてある。・・・溝２の長手方向中央には，直径１０ｍｍの貫通孔３が設けられ，溝２の反対側では円錐状に拡大している。貫通孔３の溝２側にはパイレックス透明ガラス製の透明窓材４が嵌め込まれ，研磨液が漏れないようにしてある。
【００２３】定盤１の溝２を有する面には，定盤１と同形の厚さ０．７ｍｍのローデルニッタ社製，商品名ｓｕｂａ－５００ウレタン含浸ポリエステル不織布からなる研磨布５が張り付けられ，溝２に相当する部分は溝２と同形に切り抜かれて，研磨布窓６が形成されている。透明窓材４は定盤１の表面より約０.５ｍｍ突出するが，研磨布５の弾性を考慮しても研磨布５の表面より十分低くなっている。【００２４】定盤１の溝２の反対側には透明窓材４の回転路に面して研磨するウエハ７の研磨面に光を照射しその反射光を受光するプローブ９が配置されている。・
・・
（判決注：図１及び図２は，別紙２記載のとおりである。）(ｲ)本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲２には，以下の記載がある。【請求項１】研磨対象ウェーハの所定の厚さに等しい波長の光を研磨対象ウェーハに全反射角で入射し，前記研磨対象ウェーハを光が透過したとき，または研磨対象ウェーハの所定の厚さに等しい波長の光を研磨対象ウェーハに偏光角で入射し，前記研磨対象ウェーハから反射する偏光を遮断するように配設された偏光板を前記偏光が通過したとき，研磨を終了することを特徴とする貼り合わせウェーハの研磨方法。
【０００３】【発明が解決しようとする課題】上記のような研磨方法で貼り合わせウェーハの一方，すなわちＳＯＩウェーハについて，その厚さの大部分を研磨により除去し，１μｍないしそれ以下の層を素子形成層として均一な厚さに残すことは極めて困難である。特に，素子形成層の厚さのばらつきが大きく，±０．５μｍ程度の精度であるため，ＳＯＩ半導体基板の製造歩留りが低い。また，貼り合わせウェーハをウェーハ研磨機から取り外してＳＯＩウェーハの厚さを測定する方法では，作業能率を向上させることができない。本発明は上記従来の問題点に着目してなされたもので，ＳＯＩ半導体基板の製造工程において，素子形成層であるＳｉ層を高精度に，かつ能率よく所望の厚さに研磨するための貼り合わせウェーハの研磨方法を提供することを目的としている。
【０００６】・・・貼り合わせウェーハをマウントプレートに貼着したままＳＯＩウェーハの厚さを管理することができ，所望の厚さに到達した時点で研磨を終了させることができる。
【０００７】【実施例】・・・これらの図において，ウェーハ研磨機のポリシングパッド１は透明体で，パッド駆動装置２により回転および昇降する駆動軸２ａの先端に固着されている。マウントプレート３は，たとえばＳｉＯ２からなる透明体で，前記ポリシングパッド１の上方にレーザ発振器４，波長変換装置５がそれぞれ配設されている。マウントプレート３の下方には光検出器６が設けられ，光検出器６の出力配線は制御装置７に接続されている。・・・


【０００８】貼り合わせウェーハ１１は，２枚の単結晶Ｓｉウェーハを絶縁層ＳｉＯ２を介して貼り合わせたいわゆるＳＯＩ基板で，直接接着技術によって形成される貼り合わせ型ＳＯＩ基板の製造工程に従って，素子形成層の所定の厚さ近くまでＳｉ単結晶層を研磨したものである。・・・レーザ発振器４によって発振されたレーザ光は，波長変換装置５により所定の波長λすなわちＳＯＩウェーハの目標厚さをｔ１としたとき，λ＝ｔ１となるように変換された後，ポリシングパッド１とスラリー１０とを透過して貼り合わせウェーハ１１に全反射角θで入射される。・・・ｔ＝λになると，それまで上部Ｓｉ層１１ａの上面で全反射していた光の一部が上部Ｓｉ層１１ａを透過し，更にＳｉＯ２層１１ｂ，下部Ｓｉ層１１ｃ，ワックス層１２，マウントプレート３を透過してマウントプレート３の下方に進む。光検出器６はこの透過光を検出すると制御装置７に信号を出力し，制御装置７はパッド駆動装置２に研磨終了指令信号を送る・・・。
(ｳ)本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲３には，以下の記載がある。「本発明は，石英，セラミック，結晶材料などの硬質材料よりなり，研磨し難く，しかも高精度の仕上面精度を必要とし，遠紫外線ないしＸ線領域において用いられる光学部品などの被加工物を研磨する研磨加工法に関するものである。」（１頁右下欄４行～８行）
「次に本発明の第２実施例について説明する。第２図は本発明の第２実施例を示す側面図である。
本実施例においては，第２図に示すように光源として，レーザ光源１０を用い，このレーザ光源１０からのレーザ光線１１をビームエキスパンダ１２によって広げ，光学的に透明な材料よりなるポリッシャ３を通過させ，被加工物１の被加工面６を照射するようにしたものであり，」（３頁左上欄１１行～１８行）「上記第１，第４実施例に示す光源９としては水銀ランプを用い，第２，第３実施例の光源１０，１３としてはＮｄ－ＹＡＧレーザ，Ａｒイオンレーザ，エキシマレーザを用いればよい。また被加工物１に対する砥粒７，加工液８の組合わせは目的によって多様であるが，例えばＡｌ２Ｏ３・ＴｉＣセラミックに対し，ダイヤモンド砥粒の５０Ｗｔ％ＫＯＨ懸濁液の使用が可能であり，石英ポリッシャを通過したＮｄ－ＹＡＧレーザ，Ａｒイオンレーザの照射によって加工が促進される。」（３頁右下欄１行～１０行）
(ｴ)本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲４には，以下の記載がある。「第１図は・・・図において，２は被加工物たとえば光学ガラスであり，その上面が被加工面である。本実施例においては被加工面は平面である。４は研摩加工工具であるポリシャであり，該ポリシャ４としてはたとえば合成樹脂または軟質金属等のシートが用いられる。該ポリシャ４はポリシャ保持手段である平面皿６の下面に貼付固定されている。被加工物２とポリシャ４との間には研摩液８が存在する。該研摩液８中には研摩剤である微粒子が懸濁せしめられている。１０はレーザ光をガイドする光ファイバなどのライトガイドである。該ライトガイド１０はそれぞれレーザ光源からレーザ光を伝送せしめてその先端から照射せしめる。ライトガイド１０は保持手段６の全体にわたって上下方向に多数設けられている貫通孔を通って，該貫通孔に対応する位置にてポリシャ４に設けられている貫通孔中へと延びている。従って，ライトガイド１０の先端は被加工面と対向する様な配置となっている。加工時においては，通常の液中研摩と同様に被加工物２とポリシャ４とは適宜の圧力にて押圧せしめられつつ相対運動を行なう。」（２頁左上欄１２行～右上欄１５行）
「以上の実施例においてはポリシャ４に貫通孔を設けてライトガイド１０の先端を該貫通孔中に位置せしめているが，ポリシャ４が透明なものである場合には，第２図に示される様にポリシャ４の貫通孔は設けなくともレーザ光の照射は良好に行なわれる。」（２頁左下欄１３行～１８行）
(ｵ)本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲９（特開平３－２３４４６７号公報）の「発明の詳細な説明」には，以下の記載がある。「まず，本発明の方法の実施に使用するスタンパの金型取付面の研磨機の第１実施例について説明する。
第１図および第２図において，スタンパ１は，情報信号をカッティングしたガラス原盤上にニッケルを５００～２０００Åの厚さに蒸着して導電化した後，その上に電鋳によりニッケルを３０５～３３０μｍの厚さに電着して形成したものであり，前記ガラス原盤そのものである円盤状の保護盤２に剥離されずにそのまま被着されている。また，該スタンパ１の金型取付面１ａは，研磨定盤６に張られた研磨クロス５に当接する。・・・
また，該研磨ホルダ７は，・・・その回転とは反対回りの回転をする。これにより前記スタンパ１の金型取付面１ａと前記研磨クロス５とが互いに摺擦して研磨される。該研磨に際しては，液体の研磨剤が設定された割合で前記研磨クロスに滴下される。
測定面２ａは，前記保護盤２のスタンパ１が被着している面より外側の面に環状に形成されており，前記金型取付面１ａと平行で前記研磨クロス５に対向している。ガラス板４は，前記研磨定盤６に張られた研磨クロス５の表面からわずかに後退してほぼ同一平面を形成するように該研磨定盤６の適宜部位に形成された取付孔６ｂに嵌着されており，その表面に前記研磨クロス５が張られることなく露出している。
光学式変位計（・・・）３のセンサ３ａは，前記取付孔６ｂの前記ガラス板４より下方に嵌着されており，その測定光３ｄは，該ガラス板４を透過して前記測定面２ａを照射可能である。
前記測定光３ｄは，研磨定盤６の回転に伴って移動し，１回転する間に前記測定面２ａと２回交差するので，その交差のたびに該測定面２ａを照射することになる。」（３頁左上欄１５行～右下欄９行）


「つぎに，本実施例のスタンパの金型取付面の研磨方法の実施例について説明する。まず，研磨前のスタンパ１の厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さ，例えば２９５μｍを減じて得た値を研磨代寸法として制御ユニット８に設定する。・・・
研磨中，光学式変位計３の演算部３ｂは，前記センサ３ａの測定信号に基づいて，金型取付面１ａに垂直な方向の測定面２ａの変位量の測定値を常時演算して求め，前記制御ユニット８に入力する。該制御ユニット８は，前記測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記駆動部９を停止させ研磨を終了させる。」（４頁左上欄２行～右上欄６行）
「なお，第１および第２実施例では，スタンパの代りにガラス板やシリコンウエハー等を研磨することも可能であり，同様の仕上寸法精度が確保できる。」（５頁左上欄１９行～右上欄２行）
（判決注：第１図及び第３図は，別紙３記載のとおりである。）
イ判断
(ｱ)本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１における「ほぼ共面」とは，上記１のとおり，「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間にギャップが存在しない構成であることは，本件明細書から明らかである。一方，上記ア(ｱ)認定の事実によれば，甲１発明１における「透明窓材４」の上面と「研磨布５」の表面との間にはギャップが存在すると認められるから（【００２３】），両者が「ほぼ共面」となっているとはいえない。また，甲１の記載によれば，甲１発明１は，本件発明１の「プラグ」に相当すると認められる透明窓材とウエハとの間にできる研磨液の膜を通してウエハの研磨面に照射した光の反射光を観察あるいは評価するものであるから，透明窓材の表面とウエハの研磨面との間の間隔は小さい方がよいとしても，透明窓材の上面とウエハが押し付けられる研磨布の表面とのギャップが存在しない，「ほぼ共面」にすることの動機付けはないというべきである（【０００６】，【０００７】，【００１５】）。また，上記ア(ｲ)ないし(ｴ)認定の事実によれば，甲２には，研磨面全体が透明な部材からなるパッドが，甲３には，研磨面全体が石英等の光学的に透明な材料からなるポリッシャが，甲４には，研磨面全体が透明な合成樹脂等からなるポリシャが，それぞれ記載されているが，甲２ないし４には，全体を同じ材料からなる透明な研磨面として，レーザ光線を透過させて研磨することが記載されるにとどまり，プラグに相当する部材の上面とパッドに相当する部材の表面とのギャップが存在しない「ほぼ共面」にすることについての示唆があるとはいえない。ケミカルメカニカルポリシングシステムが研磨すべき面を平面化するものであることを考慮すれば，研磨面全体を同じ材料で構成することは当然であるが，このことから，プラグに相当する部材の上面とパッドに相当する部材の表面とのギャップが存在しない「ほぼ共面」にすることが示唆されるわけではない。そうすると，甲１発明１に，甲２ないし４記載の技術を適用して，「透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４」の上面と「発泡材料からなる表面を有する研磨布５」の表面との間にギャップが存在しない構成，すなわち，両者が「ほぼ共面」である構成（相違点５に係る本件発明１の構成）とすることを当業者が容易に想到し得るとは認められない。さらに，上記ア(ｵ)認定の事実によれば，甲９の発明の詳細な説明には，「ガラス板４は，前記研磨定盤６に張られた研磨クロス５の表面からわずかに後退してほぼ同一平面を形成するように該研磨定盤６の適宜部位に形成された取付孔６ｂに嵌着されており，その表面は前記研磨クロス５が張られることなく露出している。」と記載されることから，「ガラス板４」の上面と「研磨クロス５」の表面との「ギャップが小さい」ことが記載されるにとどまり，両者の間に「ギャップが存在しない」ことが記載されているとは認められない。第１図及び第３図には，ガラス板の上面と研磨クロスの表面が一直線で記載されているが，上記の発明の詳細な説明の記載からすれば，作図上の便宜のために，そのような記載がなされたものと理解すべきである。そうすると，本件発明１における「プラグは研磨パッドの表面のほぼ共面の上面を有すること」が，甲９の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たともいえない。
そして，他に原告の主張を裏付ける証拠はない。
したがって，相違点５に関する審決の容易想到性の判断に誤りがあるとする原告の主張は理由がない。
(ｲ)これに対し，原告は，仮に，「ほぼ共面」が「ギャップが存在しないこと」を意味するとしても，甲１発明１のプラグとして使用される透明窓材６の代わりに甲２記載の透明なポリシングパッド１をプラグとして適用することは，当業者にとって容易であり，また，ポリシングパッド１をプラグとして適用すれば，ウェハとの摺接を許すため，ウェハとプラグのギャップをなくすこと，すなわち，パッド表面とプラグ上面とを同一平面上にすることは当業者にとって容易に想到し得る旨主張する。
しかし，上記(ｱ)のとおり，甲１発明１において，「透明ガラス製の中実な材料からなる透明窓材４」の上面と，「発泡材料からなる表面を有する研磨布５」の表面との間にギャップが存在しない構成，すなわち，両者が「ほぼ共面」である構成とすることを，甲２ないし４の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たとは認められないから，原告の上記主張も理由がない。
(ｳ)したがって，本件発明１と甲１発明１との相違点５に係る構成は，甲２ないし４記載の事項及びその他の証拠に基づいても，当業者が容易に想到し得たものとはいえないから，本件発明１に関する審決の容易想到性の判断に誤りはない。(2)原告は，相違点３３に係る本件発明４０の構成について，甲１発明７の透明窓材６は「第１の透過性部分」に，研磨布５は「研磨面を与える第２の非透過性部分」に対応し，研磨布５は，光透過性のある「透明窓材６」との対比上，非透過性であると理解され，「（第１の透過性部分である）プラグは，（第２の非透過性部分である）研磨パッドの表面のほぼ共面の上面を有すること」は，甲１発明７ないし甲２記載の事項から当業者が容易に想到し得るものである，本件発明４２ないし４４，４６，４８，４９，５１についても，同様に，当業者が容易になし得るものである旨主張する。


平成２９年１１月２０日宣告
平成２８年（わ）第２２０号殺人被告事件
主              文
被告人を懲役３年に処する。
未決勾留日数中３００日を上記刑に算入する。
この裁判が確定した日から５年間上記刑の執行を猶予する。
理              由
（罪となるべき事実）
被告人は，平成６年以降，両下肢の機能が全廃した妻の介護をしてきたが，同２１年１０月に大阪の施設に入居した頃から同人の精神状態が不安定になっていき，同２５年には同人が老年期精神病（妄想状態）と診断された。このような中で被告人は妻の病状や言動が原因で大阪の施設を転々とすることを余儀なくされた上，同人から叱責を受けるなどして，精神的に追い込まれていった。同２８年８月２９日，妻の希望を受け入れ，以前生活していた佐賀県鹿島市に戻り，自宅での介護を始めたが，その後，同人の言動が原因でショートステイの施設から受け入れに難色を示され，自分が怪我をしたことなどで，自らの前途を悲観すると共に，介護を続ける自信を急速に失くし，同人を介護できるのは自分しかいないのにこれが出来ないなどと思い悩み，同人と心中しようと考えた。被告人は，同年９月８日午前２時頃，同市大字ａｂ番地ｃの被告人方において，妻（当時７１歳）に対し，殺意をもって，その頸部に延長コードを巻いて締め付け，よって，その頃，同所において，同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害したものである。
（争点に対する判断）
１本件の争点
被害者が殺害されることを承諾していたか。
本件犯行当時の被告人の責任能力の程度（心神耗弱の状態にあったか）
２争点   について
関係各証拠によれば，犯行時や平成２８年８月の転居から犯行までの間に，被害者が被告人に殺害されることを承諾したような様子は一切ない。むしろ，被害者は，本件直前に介護用品を選んだり，散髪の予約をしたりしている。被告人も，公判廷において，被害者に心中することを話したことはないし，上記転居後に，被害者から死にたいとか，殺してほしいと言われたことはなかった旨供述する。これらによれば，被害者が被告人に殺害されることを承諾していたとは認められない。
弁護人は，本件では被害者が抵抗した痕跡がなく，被害者は抵抗できたのに抵抗していないから，被害者は死を受け入れていた可能性があると主張する。しかしながら，そもそも死を受け入れることと殺害されることを承諾することとは質的に異なっているというべきであり，被害者が死を受け入れていたからといって，殺害そのものを承諾したことにはならない。また，寝ているときに突然首を絞められるようなことをされれば，事態が呑み込めずに何らかの抵抗を試みるはずである。ただ，被害者が咄嗟に恐怖で体を委縮させてもおかしくないし，被害者は，高齢で，下肢の全廃だけでなく，手の機能も相当低下していたから，強く抵抗することが困難な状態にあったと考えられる。そうすると，本件では，被害者が，痕跡が残るほどの強さで抵抗しなかっただけとみるのが自然であり，抵抗した痕跡がないからといって，被害者が抵抗していないことにはならない。したがって，弁護人の主張は採用できない。
３ついて
弁護人は，本件犯行当時，被告人は限定責任能力（心神耗弱）の状態にあったと主張し，検察官は，被告人の責任能力は正常に保たれていたと主張する。まず，鑑定人のＡ医師は，本件犯行当時，被告人は適応障害の状態にあり，不安，抑うつ等の情緒障害があったとした上で，被告人は，思考抑制（考えることができない状態）や希死念慮（死にたいという希望）を伴う抑うつ状態になり，認知判断能力や集中力に支障を来たし，被害者からの叱責も相まって追い詰められ，自分でなければ被害者を介護できないという観念が修正できない確信となって心中を決意しており，被告人の適応障害やその症状が本件犯行に与えた影響は大きかったとの所見を示している。この専門的判断が信用できることは，鑑定人の経歴や鑑定経過等を踏まえれば明らかである。以上を前提に，本件犯行当時の被告人の責任能力の程度について検討する。まず，被告人は，被害者の希望を受け入れ，新たに自宅を購入するなど準備を整えて鹿島市に戻り，自宅での介護を始めてから約１０日で本件犯行に及んでいる。ショートステイの施設から被害者の受け入れに一時難色を示されたが，一応利用可能ということで落ち着いており，被告人自身背中を痛める怪我をしたが，姪ら親族の援助を受けられる状況であった。そのような中で，自らの前途を悲観すると共に，介護を続ける自信を急速に失くし，被害者を介護できるのは自分しかいないのにこれが出来ないなどと思い悩んだ末に心中することを決意するというのは，犯行動機としてはかなりの飛躍があると思われる。この動機の形成については，鑑定人が指摘するように，適応障害やその症状の影響が大きく，被告人の事理弁識能力（善悪を判断する能力）や行動制御能力（やってはだめとブレーキをかける能力）は相応に減退していたと認められる。そこで，その減退の程度について検討するに，本件犯行やその前後の被告人の言動等を踏まえれば，被告人の事理弁識能力や行動制御能力は，被告人の適応障害やその症状の影響に大きく障害されていたとまではいえず，普通の人に比べて判断や制御がとても難しい状態に至っていたとまでは認められない。すなわち，弁護人は，動機が理解不能だと主張するが，長年の介護による精神的負担や大阪での介護生活の中で積み重なった疲弊，自宅介護に希望や期待を寄せたものの，これがうまくいかないことや将来への不安など，本件の経緯や被告人の心情を考えれば，理解（共感）できる部分が相当程度残されている。また，犯行時の被告人の言動からは，被告人に罪の意識があったことも明らかである。さらに，被告人は，犯行状況をＩＣレコーダーで録音し，犯行後には被害者の鼓動を確認したり，犯行の１日，２日前には親族への手紙を書き，犯行後には親戚に本件の謝罪の電話をしたりするなど，冷静で合理的な行動をとってもいる。弁護人は，Ａ医師が，適応障害自体は一般生活に支障を来すような判断能力を失う性質のものではなく，ある程度合理的な行動は可能である旨供述していることを指摘するが，むしろ，その供述を踏まえると，適応障害は，妄想等によって行動が支配されるような精神障害とは質的に異なっており，そのため，本件犯行当時，被告人に合理的な行動をとる思考力や判断力が残されていたと考えられる。これらによれば，被告人が心中をしない選択をすることが普通の人に比べてとても難しい状態に至っていたとはいえない。したがって，本件犯行当時，被告人が限定責任能力（心神耗弱）の状態にあったとは認められない。
（適条）
１罰    条
刑法１９９条
２刑種の選択
所定刑中有期懲役刑を選択
３酌量減軽
同法６６条，７１条，６８条３号
４宣告刑の決定
懲役３年
５未決勾留日数の本刑算入


平成２６年１０月２２日判決言渡
平成２６年(行ケ)第１０１３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年９月３日
判       決
原            告        Ｘ
訴訟代理人弁理士     佐    藤    富      徳被            告      特許庁   長官指定代   理人         高      野    和    行
野    口    美代    子
堀    内    仁      子
主       文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１３－１１４８１号事件について平成２６年４月１４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①商標不登録事由（商標法３条１項３号）の有無及び②手続違反の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成２４年１０月２５日，下記本願商標につき商標登録出願（商願２０１２－８６４０３号）をし，平成２５年３月２９日付けで拒絶査定（以下「本件査定」という。）を受けたので，平成２５年６月１８日，これに対する不服の審判請求をした（不服２０１３－１１４８１号）。
特許庁は，平成２６年４月１４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２８日に原告に送達された。
（甲１，７，８，９，乙２８）
【本願商標】
「新型ビタミンＣ    」（標準文字）
指定商品
第５類   サプリメント
２審決の理由の要点
本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては，従来からビタミンＣを主成分とするものが一般に広く製造，販売されており，近年においては，そのビタミンＣの摂取の際の問題点（弱点）などとされる吸収率や持続性の低さの改善を図ったものも少なからず製造，販売され，そのような改善を図ったものであることを表す語として「新型ビタミンＣ」の文字が用いられているというのが実情である。
そうとすると，本願商標をその指定商品に使用した場合，これに接する取引者，需要者は，当該商品がビタミンＣを主成分とするものであって，上記のような改善を図ったものであること，すなわち，商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば，本願商標は，商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから，商標法３条１項３号に該当する。なお，本件査定は，本願商標が商標法３条１項６号に該当するとして本願を拒絶したものであるが，審決の上記認定，判断の内容は，本件査定の認定，判断の内容と実質的に相違しないものであるから，本願を拒絶した拒絶査定を取り消すことはできない。
第３原告主張の審決取消事由
原告の主張は，論旨が明瞭とはいい難いが，その主張を善解すれば，次のとおりに整理される。
１取消事由１（商標不登録事由の有無）
ビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）の化学構造は一つに特定されており，ビタミンＣを改良した「ビタミンＣ」は存在し得ないから（それは，ビタミンＣ〔Ｌ－アスコルビン酸〕と化学構造を異にする以上，ビタミンＣではない。），本願商標の「新型ビタミンＣ」から，「従来のものとは違う新しいタイプのビタミンＣ」というような具体的意味合いを生じることはない。したがって，本願商標は，指定商品との関係で，特定の商品の品質・内容等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
また，指定商品を取り扱う業界において，「新型（の）ビタミンＣ」の文字が使われることあるとしても，それは，ビタミンＣではないビタミンＣ誘導体に用いられていたり，どのような具体的意味合いの品質・内容等を表示するものとして用いられているか不明であるなど，「新型（の）ビタミンＣ」から「従来のものとは違う新しく開発されたタイプのビタミンＣ」の意味合いが生じることはない。したがって，本願商標は，特定の観念を生じさせないのであり，全体をもって，一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから，これを指定商品に使用しても，当該商品の品質を表したものとはいえない。以上のとおり，審決の認定判断には，誤りがある。
２取消事由２（手続違反の有無）
本件査定は，本願商標が商標法３条１項６号に該当するとして本願を拒絶したものであるのに対し（逆にいえば，本願商標は商標法３条１項３号には該当しないと判断したことになる。），審決は，本願商標が商標法３条１項３号に該当するとして審判をしたものであり，その理由が異なる。また，本願商標「新型ビタミンＣ」を用いた指定商品の意義を，本件査定は，「新タイプのビタミンＣを原材料とするサプリメント」であるとしたのに対し，審決は，「ビタミンＣ摂取の問題点の改善を図ったサプリメント」としている。このように，審決は，新たな資料に基づき新たな認定事実を加えて理由を変更したにもかかわらず，原告に対して意見を述べる機会を与えることなく本件査定を維持している。
以上のとおり，審判の手続には，瑕疵がある。
第４被告の反論
１取消事由１（商標不登録事由の有無）に対して
商標法３条１項３号は，取引者，需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき，それゆえに登録を受けることができないとしたものであって，当該表示態様が，商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか，現実に使用されている等の事実は，同号の適用において必ずしも要求されていない。この趣旨に照らせば，判断時（本件では審決時）において，当該商標が指定商品の品質を表すものと取引者，需要者が認識するものであれば足りるといえる。


本願商標は，これを構成する「新型」と「ビタミンＣ」の各単語の語義から「従来のものとはかわって新しく考案された型の新鮮な野菜・果実などに多く含まれる水溶性ビタミン」との意味合いを表す複合語として容易に認識されるものである。しかるに，①近年においては，吸収率や持続性の低さといったビタミンＣ摂取の問題点（弱点）が認識され（乙２３～２５），②「従来のものとは違う新しく開発されたタイプのビタミンＣ」程の意味合いで，「新型ビタミンＣ」の語が，化粧品等の本願商標の指定商品に関わる分野において一般に使用されている事実があり（乙３～１０），③さらに，本願商標の指定商品である「サプリメント」を取り扱う業界においても，「従来のものとは違う改善を図った新しいタイプのビタミンＣ」ほどの意味合いで，「新型ビタミンＣ」の語が使用されている事実がある（乙１７～２２，２６）。
そうであれば，「新型ビタミンＣ」の文字からなる本願商標を，その指定商品に使用した場合，これに接する取引者，需要者は，その構成全体から容易に「従来のものとは違う新しいタイプ（新型）のビタミンＣを主成分とした商品」であることを理解するものであり，商品の品質を表したものとして認識するにとどまるものである。この際，取引者，需要者が，どのような点において新型かを具体的にとらえていなければ，上記のような理解に至らないというものではない。したがって，本願商標は，その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから，商標法３条１項３号に該当するものである。以上のとおり，審決の認定判断には，誤りはない。
２取消事由２（手続違反）の有無
本件の審査官は，本願商標をその指定商品に使用しても，需要者，取引者に「新タイプのビタミンＣを原材料とするサプリメント」であると理解され，自他商品の識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであるから，本願商標は商標法３条１項６号に該当するとの拒絶理由を通知し（乙２７），原告に意見書を提出する機会を与えた上で，上記理由に基づき，本件査定をした（乙２８）。審決は，本願商標をその指定商品に使用しても，需要者，取引者に，ビタミンＣを主成分とし，ビタミンＣの問題点（弱点）の改善を図ったものであること，すなわち，商品の品質を表したものと理解され，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから，本願商標は商標法３条１項３号に該当するとして請求不成立の審決をした。
そうすると，本件査定と審決とは，その表現は異なるものの，本願商標について，「（従来のものに対し）新しい（改善を図った)タイプのビタミンＣ」程度の共通の意味合いを生ずることを前提とし，本願商標が原材料又は品質を表示するものとして理解されるから，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断したものである。両者は，その判断の内容において実質的に異なるものではない。したがって，審決は，新たな拒絶理由によりなされたものではなく，審査段階での拒絶理由通知に対する意見書及び審判請求において，原告には意見を述べる機会が与えられているといえる。なお，審決で示された理由の根拠事実（別掲１～７）は，審査段階で示した事実を補強するにすぎないものであるから，これらの情報について，原告に意見を述べる機会を与えるまでの必要性はない。以上のとおり，審判の手続には，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（商標不登録事由の有無）について
(1)本願商標について
本願商標は，「新型ビタミンＣ」の文字を標準文字で横書きに表してなるものであり，「新型」の文字と「ビタミンＣ」の文字とを組み合わせた構成からなることは明らかである。
そして，「新型」（従来のものとはかわって，新しく考案された型や形式。乙１参照）も「ビタミンＣ」（人体に不可欠な微量栄養素であるビタミンの一種でＣと名付けられており，水溶性で，新鮮な野菜・果実・緑茶などに多く含まれるもの。乙２参照）も一般に広く知られている平易な語であり，「新型ビタミンＣ」の文字は，「従来のものとはかわって，新しく考案された型のビタミンＣ」程度の意味合いを表す複合語として容易に認識されるものである。
そうすると，本願商標を，その指定商品である「サプリメント」に使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，「従来のものとは違う新しく考案されたビタミンＣを主成分としたサプリメント」であると理解し，当該商品の品質を表したものとして認識するといえる。
したがって，本願商標は，その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるもの（本願商標は標準文字で構成される。）であるから，商標法３条１項３号に該当する。
(2)原告の主張に対して
原告は，ビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）を改良したものは，化学構造が異なる以上，ビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）ではないから，「新型ビタミンＣ」なるものは存在し得ないし，「新型ビタミンＣ」からは特定の意味を認識し得ない旨を主張する。


しかしながら，「新型ビタミンＣ」がビタミンＣと異なることは，「新型」の語義上，当然のことである（全く異なる部分がなければ，それは同一であって，新型ではない。）。そして，商標法３条１項３号は，指定商品の一般の取引者又は需要者の理解を前提として，商標がその指定商品の品質等を表示するものとして認識され得る態様であるか否かを問題とするものであるところ，一般の需要者が「新型ビタミンＣ」との文字から受け止める認識は，新型とされた当該ビタミンＣが，学術的・技術的観点からの化学構造上の分類として，ビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）の一種に含まれる特定の化学物質というものではなく，日常的理解の下に，ビタミンＣに何らかの改善を加えたものという程度であると解される。のみならず，実際の用例としても，審決時までに，①「アスコルビン酸グルコシド」（乙３），②「脂肪酸と結合させたビタミンＣ」（乙４，５），③「ＡＰＰＳ」（パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ）（乙６），④「ブドウ糖（グルコース）と結合させたビタミンＣ」（乙７），⑤「Ｒｅａｃｔ－Ｃ由来アスコルビン酸ストロンチウム・カルシウム」（乙１７），⑥「Ｅｓｔｅｒ－Ｃアスコルビン酸カルシウム」（乙１８），⑦「トレオン酸強化型アスコルビン酸カルシウムバッファード」（乙１９），⑧「ＡＡ－２Ｇ」（Ｌ－アスコルビン酸２－グルコシド）（乙２０，２２，２６）が「新型（の）ビタミンＣ」と称されていたことが認められ，これによれば，指定商品の分野を含む一般の取引において，ビタミンＣ誘導体なども含めてビタミンＣに対する改善を図ったものをその構造を問うことなく，広く「新型（の）ビタミンＣ」と称していたのが実情であったといえる。したがって，「ビタミンＣ」との語が含まれているからといって，「新型（の）ビタミンＣ」がある特定の物質を示しているとか，「新型（の）ビタミンＣ」では何らの意義も持ち得ないなどとはいえない。以上のとおりであって，原告の上記主張は，失当である。
(3)小括
よって，取消事由１は，理由がない。
２取消事由２（手続違反の有無）について
原告の主張は，本件査定において拒絶理由として挙げた商標法３条１項６号とは異なって，審決において同項３号に該当すると判断するのであれば，同号に基づく拒絶理由通知をする必要があるので，それをしなかった審決には，商標法５５条の２第１項で準用する同法１５条の２に違反する瑕疵があるとの趣旨と解される。（なお，商標法３条１項６号に該当する場合と同項１～５号に該当する場合とで，その適用に択一的な排斥関係はないから，同項６号に該当すると判断することが，同項３号には該当しないとの判断を前提とするものでなく，この点に係る原告の主張は，失当である。）。
そこで，検討するに，商標法３条は，商標登録の要件を定めたものであって，同条１項は，自己の業務に係る商品又は役務についての出所表示機能を欠くとする商標を列挙するものであるところ，その規定の体裁及び内容等からみて，同項１号から５号までの規定は，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とみなすものを例示的に列挙するものであり，同項６号の規定は，同項１号から５号までにおいて例示的に列挙されたもの以外に，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」と認められるものを総括的，概括的に規定しているものと認められる。本件において，本願商標をその指定商品である「サプリメント」に使用した場合，取引者，需要者は，①本件査定（甲６，乙２８）で援用されている拒絶理由通知（甲５，乙２７）では，当該商品が「新タイプのビタミンＣを原材料とするサプリメント」であると認識するので商標法３条１項６号に該当するとし，②審決では，当該商品が「ビタミンＣを主成分とするものであって，ビタミンＣの吸収率や持続性の低さの改善を図ったサプリメント」との旨の認識（審決２頁１３～１６行目）をするので同法３条１項３号に該当するとしている。したがって，本件査定と審決とでは，出願を拒絶すべき根拠となる規定が相違する。
しかしながら，本件査定と審決は，いずれも，本願商標から「新タイプのビタミンＣ」（前記１(1)に認定の「従来のものとはかわって，新しく考案された型のビタミンＣ」と同旨）との認識が生じることを前提として，これを指定商品に使用しても出所表示機能を有するものではなく，商標法３条１項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという共通の結論を示したものといえる。両者は，その判断の内容において実質的に相違するものではなく，その審理対象も，「新タイプのビタミンＣ」の意義という同一のものであって（そして，原告は，実際に，本件における主張と同旨の意見書〔甲６〕を提出している。），審決が，実質的に新たな拒絶理由を示したものということはできない。
したがって，審決に，「拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。」とする商標法５５条の２第１項で準用する同法１５条の２に違反するところはなく，原告の上記主張は，採用することができない（なお，原告は，審決が新たな認定事実も加えて理由を変更したと主張するが，審決を正解しない失当な主張である。）。
また，審決は，拒絶理由通知で提示された情報とは異なる情報(別掲１～７）を掲記しているが，これは審査段階で示した立証を補強するものであるところ，本件査定において，「新型ビタミンＣ」の文字が使用されている例を示して，意見書の提出及び審判請求の機会が付与されているのであるから（甲７，８，乙２８），審決で示された上記情報に原告が個々逐一反論する機会がなかったからといって，審判の手続に原告にとって不意打ちとなるような違法があったとはいえない。以上のとおりであって，原告の上記主張は採用することができず，取消事由２は，理由がない。
第６結論
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清    水              節
裁判官
中    村              恭
裁判官
中    武    由      紀


平成２３年４月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（行ケ）第１０３８６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年４月１４日
判        決
原              告      ボーテ     プレス   ティー   ジュ
アンテ   ルナシ   ョナル
同訴訟代理人弁護士      佐      藤      雅      巳
古      木      睦      美
被              告      特許庁   長官同指定   代理人        大      塚      順      子
石      田              清
板      谷      玲      子
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００８－６５００４５号事件について平成２２年８月５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１の商標登録出願に対する下記２のとおりの手続において，原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本願商標（甲１，乙１の１・４）
国際商標登録出願日（事後指定日）：平成１８年（２００６年）４月２８日出願番号：国際登録第６２６１４５号（マドリッド議定書による基礎登録：平成６年（１９９４年）５月６日，フランス）
商標：別紙の立体商標
指定商品：第３類「Bleachingpreparations    andother    substancesfor    laundryuse;cleaning,polishing,scouring   andabrasivepreparations;   beautyproducts(cosmetics),   soaps,perfumery,essential    oils,cosmetics,    hairlotions;    dentifrices.」（洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，美容製品，せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアーローション，歯磨き。ただし，平成１９年１０月１９日付け手続補正書によるもの）
２特許庁における手続の経緯
拒絶査定及び審判請求
拒絶査定日：平成１９年１２月２８日付け（乙１の５）審判請求日：平成２０年４月２１日（不服２００８－６５００４５号事件。乙１の６）
審決
審決日：平成２２年８月５日
審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。
審決謄本送達日：平成２２年８月１６日
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，同条２項の要件を具備していないとして，拒絶すべきである，というものである。
４取消事由
商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り（取消事由１）商標法３条２項に該当しないとした判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
商標法３条１項３号の解釈
ア商品の形状は，取引者・需要者の視覚に直接訴えるものであり，需要者は，多くの場合，まず当該商品の形状を見て商品を選択し，選別することは経験則上明らかである。商品の製造販売業者においては，当該商品の機能等から生ずる制約の中で，美感等の向上を図ると同時に，その採用した形状を手掛かりとして当該商品の次回以降の購入等に結びつける自他商品識別力を有するものとするべく商品形状に創意工夫を凝らしていることも周知である。一律に「容器の形状であるから，自他商品を識別する標識として採択されるものではない」とはいえない。本願の指定商品である化粧品等のような商品においては，商品の容器の形状に創意工夫を凝らすことにより他の商品との差別化を図り，需要者による再度の購入の動機付けをするために，容器の形状自体に出所識別機能を持たせることが意図されている。よって，「商品の包装の形状は，本来的（第一義的）には，商品の出所を表示し，自他商品を識別する標識として採択されるのではない」とした本件審決は，誤りである。
イ商品の容器の形状に施された特徴的な変更，装飾等は，容器の機能又は美感を発揮させるのみならず，自他商品識別力を持たせるように意図されて付されているのであり，自他商品識別標識としても採択される。したがって，これに接する取引者・需要者は，単に当該商品の容器の形状を表示したものと認識するのではなく，出所識別標識として認識するのである。
ウ容器の機能は，物を収納することであるから，容器には，商品を入れるための部分と入れた容器が漏れないようにするための蓋の部分とがある。そして，商品を入れるための部分の形状及び蓋の形状は，デザインを施すことにより，様々な形状をとり得る。
よって，「容器等の形状は，同種の商品等にあってはその機能を果たすために原則的に同様の形状にならざるを得ない」とした本件審決は，デザインを施した特定の形状について論ずべきであるのに，敢えて，過度に一般化し，抽象的な容器の形状そのものにすり替えて論ずるものであり，誤りである。エ商品は売るためのものであり，商品の容器の形状のデザインは，機能を害さずかつ美感を生じ需要者に再購入の動機付けをし，出所識別機能を果たすために行うものであり，機能や美感と関係のない形状は，商品の容器についてはあり得ない。現代美術などで，容器を奇妙にデザインしたようなものが出展されたりするが，それは，商品を収納し販売するための容器としての機能や美感と無関係に，美術品としてデザインしているのであり，商品の容器の形状ではない。よって，「商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については，…商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として登録を受けることができない」とした本件審決は，およそ商品の容器の形状は立体商標として登録を認めないというに等しく，誤りである。
本願商標と独占不適商標
商標法３条１項３号に該当する商標の類型の１つは，取引に際し必要適切な表示として何人も使用を欲するもので，特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としないもの（独占不適商標）であるが，本願商標は，以下のとおり，独占不適商標に該当するものでない。


ア本願商標は，上端に行くほど径が小さくなる細長い透明の中空の円錐柱の上端に当該透明の中空の円錐柱と連続する円錐柱状の金属製の口部を設け，当該口部に球状のつまみの付いた金属製の蓋がはまるようになっており，当該中空部分の内部の下端は下方に半球状に膨らんでおり水滴を想起させる形であり，かつ，当該中空の円錐柱とこれに連続する当該金属製の口部の円錐柱は，直線ではなく僅かに外に膨らんでおり，当該中空の円錐柱の底部は肉厚であり，当該底部の肉厚部分の縁部の当該中空の円錐柱の底面からの厚さは，当該中空の円錐柱の上部のこれと連続する口部の長さとほぼ同じであり，当該円錐柱状の底部の直径と当該円錐柱状の部分（当該口部の球状のつまみを含む）の高さとの比は，約１：４.５であり，当該円錐柱の中空部分と金属性の口部（先端のつまみを含む）の長さの比は，約１１対３.５であるような形状をしている。
香水，化粧品及びせっけん等の容器として普通に用いられる形状は，円筒，直方体，楕円柱状，水筒状の図形の，持ちやすく，製造も容易である形状のものが多い。本願商標のような，特に，中空部分の底部が下方に向かって半球状をしているような構成を有するものは，製造する上でより困難性を伴うし，持ちにくいものである。このように，本願商標は持ちやすさ（機能）を犠牲にして審美的な優秀性を追求したものであるからこそかかる形状を採用しているのである。イ原告は，「ＩＳＳＥＹ    ＭＩＹＡＫＥ」のブランドを有し，本願商標（上記ブランドに係る香水の容器の形状）は，“Ｌ’ＥＡＵＤ’ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）のオードパルファムとして，平成４年にフランスで，平成５年に日本で販売開始された。本願商標は，三宅一生の提案に係る香水の容器として，原告において，著名なデザイナーであるファビアン・バロンに創作させたものである。ウ本願商標（オードトワレの容器の形状）は，その独特なデザインにより一大センセーションを巻き起こして，大人気の商品となったのである。その立体的形状は現在もそのデザインにより多くの人を魅了しているのである。したがって，本願商標は，独占不適商標に該当するものでないことは明白である。
本願商標の自他商品識別力
商標法３条１項３号に該当する商標の類型の他の１つは，一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものであるが，本願商標は，以下のとおり，自他商品識別力を有する商標である。ア商標法３条１項３号との関係では，同号の「普通に用いられる方法で表示する標章」は，一般的に使用される標章であるか否かを判断すべきであり，具体的な形体として表わされた本願商標それ自体について見なければならないものであり，本願商標の指定商品の属する取引分野の取引の実情に基づいて判断すべきものである。
イ本願商標は，上記アのとおりの形状をしている。本願商標のような形状は，三宅一生という天才的デザイナーが，「『水』の香水」という全く独創的な着想を得たからこそ生れ得た容器の形状であって，何人も思いつかなかったものである。本願商標は，洗練を極めた末にたどりつく簡潔な形状をしており，まさに独創的であり，一度目にした需要者において鮮明に認識し記憶するものである。本願商標の形状は，様々な形状の容器と質において全く異なる形状である。
ウしたがって，本願商標の形状は，デザイン化が施されており，新規であり，十分特徴的であり，十分特異性のあるものであり，通常採用し得る範囲を超えているものである。よって，一般的に使用される標章ではない。
〔被告の主張〕
本願商標の構成
本願商標は，上部に球体を乗せた円錐形の立体形状である。そして，ボールが頂上にある金属からなる上部は蓋，ガラス製の細長くやや丸味をおびた円錐形は容器であると認識させるものであり，また，全体として縦に細長く，容器の部分は，円錐形で下部から上部に向けて，徐々に細くなっている形状であることから，この立体形状は，内容物を取り出しやすい液状の物品の収納に適した容器といえる。
本願商標の指定商品中の液状の物品の存在
本願商標の指定商品中には，液状の商品，例えば「シャンプー，香水，化粧水，芳香油」等の液体化粧品が含まれるものである。
本願商標の識別性
本願商標は，液状の物品の収納に適した容器であると容易に理解させるものであり，本願の指定商品中には，例えば「シャンプー，香水，化粧水，芳香油」等の液状の商品が存在することから，本願商標は，これらを収納する容器の一形態を表したと認識されるものである。
本願商標とその指定商品との関係
ア本願商標の立体形状における特徴点は，構成上部に金属製の蓋を有すること，蓋の部分に球体状の立体を有すること，ガラス製容器の部分が縦に細長く，かつ，丸みを帯びた円錐であることにある。


しかして，指定商品中，「香水」や乳液等の「化粧品」又は「シャワージェル」については，これらを収納する容器の全体形状が，本願商標のように，構成上部に金属製の蓋と，蓋の部分に球体状の立体を有し，かつ，ガラス製容器の部分が縦に細長い円錐形状からなるものが存在している事実が見受けられる（乙２の１～５）。イところで，指定商品のうち，特に「せっけん類，化粧品，香水」の需要者は，商品の購入に際して，商品自体の品質ばかりでなく，その容器の形状にも注目する傾向があるが，これらの商品やその容器の形状は，市場の流行や需要者の用途，嗜好等に合わせ，美感を強く意識した各種の特徴的な変更，装飾等が施される実情にあるものと認められ，その場合，このような変更，装飾等は，需要者が商品を選択するに際して，外観上の美感という嗜好上の意味合いを与えているにすぎず，それは未だその商品やその容器の形状の範囲内のものと認識するに止まるものである。ウそして，「香水」や「化粧品」等の容器の形状は，特徴的な変更，装飾等が施されていても，その業界において，同種の形状や装飾が採択されている事実があることにかんがみると，本願商標の立体形状における特徴に接する取引者，需要者は，それが商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものと理解し，当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まる。よって，本願商標の立体的形状は，本件審決時を基準として，客観的に見れば，ややその形状が特徴的なものであっても，いまだ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ず，本願の指定商品中液状の商品の容器の形状として，需要者において予測可能な範囲内のものというべきである。したがって，本願商標の立体形状は，自他商品の出所を表示する識別標識として機能しているものとはいえず，その立体商標の形状の全体を観察しても出所表示としての立体商標の識別力を有するものとは認められない。
小括
以上からすると，本願商標は，これをその指定商品中「香水，化粧水」に使用しても，単に商品や商品の容器の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから，商標法３条１項３項に該当する。
原告の主張に対する反論
ア原告が本願商標を採択した意図が，美感や機能を高めるためではなく，その形状に自他商品識別力を持たせることを目的とするものであったとしても，そのことにより，本願商標の立体的形状が，「取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」であり，「一般的に使用される標章であって，多くの場合自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないもの」であるとの客観的な判断が左右されるものとはいえない。
イ化粧品や芳香油等の容器として，円錐形の形状が採択される理由としては，開口部が狭いという物品の保存性の高さのほか，安定性や持ち易さという機能の向上をはかるという点がある。
そうすると，当該形状の採択は，機能性を犠牲に審美的な優秀性を追求したものとはいえず，むしろ，機能性を効果的に際立たせるための範囲内のものといえる。ウ需要者において予測し得ないような斬新な形状であるか否かは，原告が当該形状を採用した時点ではなく，審決時を基準として判断すべきであって，原告以外の同業者が当該形状を現実に採用していないとしても，そのことから直ちに同形状が予測し得る範囲を超えるということはできないというべきである。また，現時点においては，本願商標に係る立体的形状のような香水瓶が，業界において使用されているから，当該形状を原告に独占させることが公益に反しないとはいえない。
２取消事由２（商標法３条２項に該当しないとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本願商標は，以下のとおり，需要者の間で周知である。
原告と本願商標に係る香水
原告は，日本の資生堂のグループ会社であり，「ＪＥＡＮＰＡＵＬ    ＧＡＵＬＴＩＥＲ」及び「ＩＳＳＥＹＭＩＹＡＫＥ」の２つのブランドを有し，フランスに本社を置き，日本，ドイツ，スペイン，イタリア，ベルギー，オーストリア，オランダ，米国（マイアミ）及びシンガポールに子会社を有している。ＩＳＳＥＹＭＩＹＡＫＥブランドの化粧品の中で，平成４年に本願商標（容器）に入れて販売されたのが，“Ｌ’ＥＡＵＤ’ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）の香水である。
本願商標の形状
本願商標（香水の容器の形状）は，その独特なデザインにより一大センセーションを巻き起こして，大人気の商品となったのである。そして，日本でも平成５年の発売と同時に大きな話題となり，今日に至るも，着実に売れ続け，デパート専門店２０６店で販売されている（甲８０）。
宣伝広告
本願商標を使用したオードパルファムは，雑誌で紹介，広告され，香水専門誌でも紹介され，香水専門誌にも名香として取り挙げられている。本願商標と同一の立体的形状の容器は，「Ｌ’ＥＡＵＤ’ＩＳＳＥＹ」の文字がなくても，かかる立体的形状のみをもって，原告の製造販売に係るオードパルファムの容器であると需要者に認識されており，「Ｌ’ＥＡＵＤ’ＩＳＳＥＹ」の文字を付することなく掲載されていたものもある。
売上高
平成５年１０月の発売以来１５年間，本願商標を使用したオードパルファムはコンスタントに売れており，その平成１６年から平成２２年の売上高は，卸値で，約１億１１３５万円，１億１１３５万円，９７０７万円，７４２９万円，７２４８万円，１７４０万円，３０６０万円である（甲８）。
小括
以上のとおり，本願商標は，原告が平成５年以来今日まで継続して販売しているオードパルファムの容器として同一の形状で一貫して使用されており，広く広告紹介され，多数販売され，香水等の容器の形状として独特な無駄を排した洗練された三角錐柱を基本とする形状は，需要者において原告の商品と他者の商品とを区別する標識として認識するに至っているから，本願商標に係る形状は，使用により自他商品識別機能を獲得しているものである。


そして，本願に係る指定商品は，香水と同じ生産者により製造され，同じ場所で販売されるものであり，相互に密接に関連するものである。
外国での登録
なお，本願商標に係る立体的形状は，フランスを始めとする複数の国で登録されている（甲８１～１１１）。
〔被告の主張〕
商標法３条２項の要件について
商標法３条２項の趣旨に照らすと，同条項によって商標登録が認められるためには，以下の要件を全て具備することが必要であると解される。ア実際に使用している商標が，判断時である審決時において，取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができるものと認められること。
イ出願商標と実際に使用している商標の同一性が認められること。ウ商標及び指定商品は，使用に係る商標及び商品と同一であること。
本願商標の商標法３条２項該当性について
ア本願商標は，香水の容器の形状として平成５年頃から現在まで使用されていると推認できるものの，本件審決時における，本願商標を使用した商品の使用地域や販売数量が明らかとはいえないし，本願商標を使用したオードパルファムの市場占有率は，決して高いものとはいえない。また，広告宣伝も雑誌が中心で，雑誌以外の広告がされたのか否かについて明らかではなく，かつ，宣伝広告費についての立証や証拠の提出がなく，広告宣伝の地域や規模について確認することができないし，本願商標と特徴の似た他人の香水瓶が存在するものである。そうすると，本願商標に係る雑誌等における広告記事に接した香水に精通した需要者は，本願商標が使用された香水の容器の形状は，有名なデザイナーである三宅一生の提案に係るものと認識する場合があるとしても，本願商標に接する「香水」の一般的な需要者が，本願商標の立体形状が，三宅一生の提案に係るものと直ちに認識するとはいえず，ましてや，原告の出所に係る商品であると認識し得るものとはいえない。
よって，本願商標が，香水の容器のデザインという理解を超えて，商品の出所を表示し，自他商品の識別標識として認識されるとはいい難いものである。したがって，本願商標が，審決時において，取引者・需要者に原告の業務に係る商品であることを認識されるものとはいえない。
イ本願商標の立体形状と雑誌等に掲載された使用商標の立体形状は，ほぼ同一といえるが，原告が提出する証拠は，指定商品中の「perfumery」に含まれる「香水（perfume）」に関するもののみに限られ，その他の商品については，何ら主張及び証拠の提出もされておらず，商標及び指定商品は，使用に係る商標及び商品と同一であるとはいえない。
小括
以上からすると，本願商標は，上記イの要件は満たしているが，同ア及びウの要件を満たしているとはいえず，使用により識別力を有するに至った商標と認めることができない。
このように，本願商標がその指定商品に長年使用された結果，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるようになったものと認めることはできないから，本願商標は，商標法３条２項の要件を具備するものとはいえない。
原告の主張に対する反論
上記のとおり，本願商標が，原告の使用に係る商標として周知性を有するものであるとはいえない。
その他，本願商標が他国で登録されていることをもって，日本国内において，使用により自他商品識別力を有すると判断しなければならない理由はない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り）について
商標法３条と立体商標における商品等の形状
ア商標法３条１項３号は，「その商品の産地，販売地，品質，原材料，効能，用途，数量，形状（包装の形状を含む。），価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途，数量，態様，価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は，商標登録を受けることができない旨を規定し，同条２項は，「前項３号から５号までに該当する商標であっても，使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては，同項の規定にかかわらず，商標登録を受けることができる」旨を規定している。その趣旨は，同条１項３号に該当する商標は，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものとして，商標登録の要件を欠くが，使用をされた結果，自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである。
商標法は，商標登録を受けようとする商標が，立体的形状（文字，図形，記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる場合についても，所定の要件を満たす限り，登録を受けることができる旨規定するが（同法２条１項，５条２項），同法４条１項１８号において，「商品又は商品の包装の形状であって，その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は，同法３条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと，商品及び商品の包装の立体的形状のうち，その機能を確保するために不可欠な立体的形状については，特定の者に独占させることを許さないものとしたものと解される。
イ商品及び商品の包装の形状は，多くの場合，商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり，商品等の美感をより優れたものとする等の目的で選択されるものであって，直ちに商品の出所を表示し，自他商品を識別する標識として用いられるものではない。このように，商品等の製造者，供給者の観点からすれば，商品等の形状は，多くの場合，それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの，すなわち，商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また，商品等の形状を見る需要者の観点からしても，商品等の形状は，文字，図形，記号等により平面的に表示される標章とは異なり，商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識するのであって，商品等の出所を表示し，自他商品を識別するために選択されたものと認識する場合は多くない。そうすると，客観的に見て，商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は，特段の事情のない限り，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当することになる。


また，商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは，公益上適当でない。
よって，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば，当該形状が特徴を有していたとしても，同号に該当するものというべきである。
ウ他方，商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については，それが商品等の機能を効果的に発揮させ，商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても，商品等の出所を表示し，自他商品を識別する標識として用いられ，又は使用をされた結果，その形状が自他商品識別力を獲得した場合には，商標登録を受けることができるものとされている（商標法３条２項）。
本願商標の商標法３条１項３号該当性
ア本願商標の構成
本願商標は，別紙のとおりの構成からなるものである。そして，商標に関する記述（Descriptionofthe   mark）として，「Veryelongated,slightly   roundedconemade   ofglassandupper   partmadeof   brushedmetal,topped   byaball.」（ガラス製の非常に細長く，やや丸味をおびた円錐と，ボールが頂上にある磨かれた金属からなる上部）との記載がある（乙１の１）。
これによれば，本願商標は，指定商品に含まれる香水等の容器（包装容器）の立体的形状に係るものであり，その形状は，縦に細長く，容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で，その上部にある金属製の蓋の頂上には，ボール状のつまみがあるというものである。
イ本願商標の創作
本願商標の形状は，デザイナーである三宅一生が香水の容器として提案したものである（弁論の全趣旨）。
ウ香水の容器の形状
本願の指定商品の１つである香水等の容器には，洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ，円筒，楕円柱状や水筒状のものが多いことは，原告が自認するところである。
また，香水の容器として，本件審決時点で，縦に細長く，容器の部分は円錐形で，その上部にある蓋の頂上に，ボール状のつまみがあるものが複数存在し（乙２の１～８，弁論の全趣旨），その中でも特に，レジェンドフォーレディＥＤＰ・ＳＰ（乙２の１）及びヒッピーナイトミニ香水ＥＤＰ・ＢＴ（乙２の７）の立体的形状は，縦に細長く，容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で，その上部にある金属製の蓋の頂上には，ボール状のつまみがあって，本願商標と酷似する形状のものである。
エ前記アないしウによれば，本願商標の立体的形状のうち，上部の蓋の部分は，液体である香水を収納し，これを取り出すという容器の基本的な形状であり，その下の容器部分の形状は，容器の輪郭の美感をより優れたものにするためのものであることが認められる。
そうすると，本願商標の立体的形状は，本件審決時を基準として客観的に見れば，香水の容器について，機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ，また，香水の容器の形状として，需要者において，機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当するというべきである。
原告の主張について
ア原告は，本願商標のような形状は，機能を犠牲にして審美性を追求しているから，一般的に使用されるものではなく，自他商品識別力を有すると主張する。しかし，原告の上記主張自体，美感を高めるための形状であることを自認しているものであるし，仮に，原告の主観的な意図が，本願商標の形状に自他商品識別力を持たせることを目的とするものであったとしても，そのことにより，本願商標の立体的形状が有する客観的な性質に関する判断が左右されるものではなく，本願商標の形状が予測し得る範囲を超えるということはできない。イ原告は，本願商標の立体的形状が，水滴を想起させるなどと主張し，雑誌等にも，本願商標に係る香水が水のしずく又は水をイメージしているなどと記載しているものが見られる（甲１３，２０，２５，６７）。
しかし，原告の提出した本願商標に係る写真（甲１，２）は，いずれも不明瞭で，容器の内部の形状は目立たないものである上，上記主張は，本願に係る事後通報における商標に関する記述にもないものである（乙１の１）。そして，上記雑誌の記載も，Ｌ’ＥＡＵＤ’ＩＳＳＥＹ（イッセイの水）という香水の名称からの連想を記載したものとも解され，原告の上記主張を採用するに足りない。
小括
以上によれば，取消事由１は理由がない。
２取消事由２（商標法３条２項に該当しないとした判断の誤り）について
商標法３条２項の趣旨
前記１のとおり，商標法３条２項は，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として同条１項３号に該当する商標であっても，使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には，商標登録を受けることができることを規定している。
そして，立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは，①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否，②当該商標が使用された期間，商品の販売数量，広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を，総合考慮して判断すべきである。
なお，使用に係る商標ないし商品等の形状は，原則として，出願に係る商標と実質的に同一であり，指定商品に属する商品であることを要するが，機能を維持するため又は新商品の販売のため，商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと，使用に係る商品等の立体的形状が，出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても，なお，立体的形状が需要者の目につきやすく，強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で，立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。
本願商標の商標法３条２項該当性


ア商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否前記１のとおり，本願商標は，指定商品である香水等の容器（包装容器）の立体的形状に係るものであり，その形状は，縦に細長く，容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で，その上部にある金属製の蓋の頂上には，ボール状のつまみがある。本願の指定商品の１つである香水等の容器としては，洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ，本願商標は，香水の容器の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとまではいえない。
しかも，香水の容器として，本件審決時点で，縦に細長く，容器の部分は円錐形で，その上部にある蓋の頂上にボール状のつまみがある形状のものが複数存在し，特に，レジェンドフォーレディＥＤＰ・ＳＰ（乙２の１）及びヒッピーナイトミニ香水ＥＤＰ・ＢＴ（乙２の７）の形状は，縦に細長く，容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で，その上部にある金属製の蓋の頂上には，ボール状のつまみがあって，本願商標と酷似する形状のものであることも，前記１のとおりである。そして，本願商標に係る“Ｌ’ＥＡＵ    Ｄ’ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）の香水が販売開始された平成５年以降，雑誌等において，そのボトルデザインについて，シンプル，簡潔といった評価がされている（甲１０，１２～１４，１６，７８）。
イ使用の実情
原告は，フランスに本社を置く化粧品会社であり，資生堂のグループ会社である（甲３～５）。原告は，「ＩＳＳＥＹＭＩＹＡＫＥ」（イッセイミヤケ）という香水のブランドを有している。
原告は，平成４年，本願商標に係る立体的形状の容器に入れた“Ｌ’ＥＡＵＤ’ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）の香水の販売を開始し，我が国においても，平成５年に販売を開始して，本件審決時まで販売を継続している（弁論の全趣旨）。
我が国における上記香水の売上高は，平成１６年以降，年間１億円を超える年もあったが，平成２１年は約１７４０万円，平成２２年は約３０６０万円となっている（甲８の１・２）。
“Ｌ’ＥＡＵ    Ｄ’ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）については，販売開始後１５年余りの間に，少なくとも約７０回香水専門誌やファッション雑誌等に掲載され紹介されたり，広告されたりした（甲９～７９）。我が国で販売され，雑誌等に掲載された“Ｌ’ＥＡＵ    Ｄ’ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）の形状は，本願商標とは僅かな形状の相違が存在するものもあるが（甲３０，５７，７０），実質的にみてほぼ同一の形状である。
ウ使用による自他商品識別力
上記のとおり，本願商標に係る香水が，一定期間一定程度売り上げられ，雑誌等に掲載されたとしても，その立体的形状がシンプルで，特異性が見いだせず，類似の形状の香水も複数存在し，酷似する形状の香水すら存在することに照らすと，本願商標の立体的形状が，独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまではいえない。
しかも，本願の指定商品には，香水とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえない「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品をも含まれている。
以上の諸事情を総合すれば，本願商標は，上記指定商品に使用された場合，原告の販売に係る商品であることを認識することができるとはいえず，商標法３条２項の要件を充足するとはいえないといわざるを得ない。
原告の主張について
ア原告は，本願商標に係る立体的形状は，フランスを始めとする複数の国で登録されていると主張する。
しかし，本願商標に係る立体的形状が諸外国で登録されているとしても，そのことによって，我が国における商標法３条２項の要件を充足することになるわけではない。
イ原告は，本願に係る指定商品は，香水と同じ生産者により製造され，同じ場所で販売されるものであると主張する。
しかし，原告は，資生堂の香水・フレグランス市場での存在を強めるために設立され，香水を中心とする化粧品事業を行っており（甲３～６），原告の業務は，商業登記簿上，「香水，オードトワレ，ファッション製品，化粧品及び付属品の購入，販売，輸入，輸出，代理店業務及びサービス提供全般」とされ，「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品についての業務を行っていることを認めるに足りる証拠はない。また，本件審決において，本願商標がパルファム又はオードトワレ以外の商品に使用されたことの証拠がない旨判断され，本訴においても被告が同様の主張をしているにもかかわらず，原告は，香水以外の商品についての使用を主張せず，これを証する証拠も提出しない。さらに，デパートや専門店で販売される香水と，「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品の販売場所とが同一であることを認めるに足りる証拠もないし，両者の生産者が同一であることを認めるに足りる証拠もない。
小括
したがって，取消事由２は理由がない。
３結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          滝      澤      孝      臣裁判官          髙      部      眞規    子裁判官          井      上      泰      人
（別紙）
本願商標


平成２３年３月１０日判決言渡
平成２１年（行コ）第１８１号懲戒処分取消等請求控訴事件
主                  文
１原判決を次のとおり変更する。
(1)東京都教育委員会が別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日付けで控訴人Ａを除く各控訴人ら（控訴人Ｂについては訴訟被承継人亡Ｃ）に対して行った同一覧表「処分」欄記載の各懲戒処分をいずれも取り消す。
(2)控訴人Ａの請求及びその余の控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを２分し，その１を控訴人らの，その余を被控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２主文１(1)と同旨
３被控訴人は，控訴人らに対し，各５５万円及びこれに対する平成１９年２月２４日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，都立学校（高等学校又は養護学校）の教職員である控訴人ら（うち一部の者は既に退職。）が，平成１５年１０月２３日に東京都教育委員会（都教委）委員長が「入学式，卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い，教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式，卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達（本件通達）を発した後，同年１１月８日から平成１６年４月９日までに都立学校で行われた卒業式，入学式又は創立周年記念式典（卒業式等）に際して，事前に，控訴人らの所属する各学校の校長から，「国旗に向かって起立し，国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令（本件職務命令）が発せられていたにもかかわらず，これに従わなかったため，これを理由として，都教委から，別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に，同表「処分」欄記載の懲戒処分（以下，個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。）を受けたことに関し，①本件通達及び本件職務命令は，平成１８年法律第１２０号による改正前の教育基本法（旧教育基本法）１０条１項にいう「不当な支配」に該当し，控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど，違憲，違法なものであったから，都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲，違法であるなどと主張して，本件処分の取消しを求めるとともに，②違憲，違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け，引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったと主張して，都教委の設置者である東京都に対して，国家賠償法に基づき，それぞれ慰謝料５０万円及び弁護士費用５万円の賠償を求める事案である。
２控訴人らは，本件処分の取消し理由として，以下のように主張した。(1)本件通達，本件職務命令及び本件処分は，控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し，憲法１９条，２０条に違反する。
控訴人らは，いずれも，①日本の近代の侵略の歴史において日の丸，君が代が果たした役割等といった歴史認識から，かつての天皇制国家の象徴である日の丸・君が代を日本国の象徴とすることに賛成できない，②これまでの教育実践の中で，正義を貫くこと，自主的判断の大切さを強調していたのに，これに反する行動はできないなどの思いから，国旗に向かって起立し，国歌斉唱できないという信念を有するものである。このような信念は，控訴人らの人格形成の核心をなす信仰それ自体として，又は信仰に準ずる思想・信条として憲法１９条，２０条の絶対的保障を受けるものである。本件通達及びこれに基づく本件職務命令は，控訴人らのこのような信念を否定し，控訴人らの沈黙の自由を侵害し，控訴人らに自らの思想と抵触する行為を強制するものであって，憲法１９条，２０条に違反するものである。憲法１９条の絶対的保障は，内心それ自体だけでなく，自己の思想及び良心の自由に不可欠な一定の外部的表出をも一体的にその保障対象として含むと解すべきであるから，本件通達及び本件職務命令によって思想及び良心の自由又は信教の自由を制約する行為が強制される場合に，防衛的，受動的に取られる拒否の外部的表出には，内心に対する保障と同等又はこれに準じる絶対的保障が与えられるべきであり，仮に一定の制約が許される場合があるとしても，人権における思想及び良心の自由の優越的地位からすると，その制約には極めて厳格な違憲審査基準が妥当し，その制約は，他者の人権との矛盾，衝突がある場合に限られ，具体的根拠が必要であるところ，控訴人らの不起立行為，ピアノ伴奏拒否（以下，まとめて「不起立行為等」ということがある。）は，他者の人権に対して何ら現実的，具体的な害悪をもたらすものではないから，これを制約する理由はない。
教育公務員である控訴人らが子どもたちの学習権にこたえる責務を負っているということにかんがみれば，職務の公共性や全体の奉仕者性を理由に控訴人らの思想及び良心の自由の制約を正当化することは許されない。本件処分は，職務命令違反を口実に行われているが，その実は，控訴人らの有する，自らの世界観・歴史観・教育観等からどうしても起立（ピアノ伴奏）できないという思想・信条を理由として行われた不利益取扱いにほかならない。
(2)本件通達及びその後に都教委が各校長に行った指導は，旧教育基本法１０条１項にいう「不当な支配」に該当し，違法である。
旧教育基本法１０条が制定された経緯・趣旨に照らせば，教育行政機関による教育の内的事項（内容及び方法）に関する介入が「不当な支配」に該当しないためには，当該介入が，許容される目的のために必要かつ合理的な大綱的基準の設定にとどまるものであることが必要である。教育委員会は，教育の自主性との関係では，国家権力の一部と扱われることは明らかであるから，教育委員会による教育への介入についても大綱的基準にとどまるものであることが必要である。
都教委による本件通達及びその後の各校長に対する一連の指導名下の強制は，卒業式等での国旗掲揚・国歌斉唱の具体的実施方法等について各学校ごとの弾力化・個別化・創意工夫の余地を奪い，目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を逸脱しているから，「不当な支配」に該当するものとして違法である。
そして，本件職務命令は，各校長が都教委による「不当な支配」を受け，完全に裁量の余地を奪われた状況で発令されたものであるから，本件通達等と一体の不当な支配として，旧教育基本法１０条１項に違反する違法なものである。


(3)控訴人らは，憲法２３条，２６条に基づき，教職員としての専門職上の自由（教育の自由）を有しているところ，本件通達は，創意工夫や裁量の余地を奪い，卒業式等の内容について学校現場の教師の専門的判断を一切認めない点で，教師の専門職上の自由（教育の自由）を侵害するものである。(4)本件通達は，思想及び良心の自由等を保障する市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）１８条，児童の権利に関する条約１２条，１４条に違反し無効であるから，これに基づく本件職務命令も同条に違反し無効である。
(5)控訴人らの不起立行為等は地方公務員法（地公法）３２条，３３条に反しない。
旧教育基本法１０条及び学校教育法（平成１９年法律第９６号による改正前のもの。以下同じ。）２８条６項，５１条，７６条の解釈によれば，校長に教師の教育活動の内容にかかわる職務命令を出す権限はないから，本件職務命令は違法であり，また，上記のとおり本件職務命令は憲法１９条，２０条，自由権規約及び児童の権利に関する条約等に反する違憲，違法なものである。このように違憲，違法で無効な職務命令に服従する義務はないから，控訴人らの不起立行為等は地公法３２条が定める職務命令に従う義務の違反に当たらない。
また，地公法３３条が定める信用失墜行為は，具体的には，酒の上での大げんか，交通事故，乱闘騒ぎなどがその例であり，控訴人らの不起立行為等はこれらとは明らかに性質を異にし，卒業式等において君が代の起立斉唱を強制することには反対の考えのほうが国民の間でも多く，不起立行為等は決して世間のひんしゅくを買っているわけではないから，信用失墜行為に当たらない。
(6)本件処分には適正を欠く手続の違法がある。憲法３１条の適正手続の保障は，刑事手続に限定されるものではなく，その趣旨に照らして，公務員に対する懲戒処分についてもその手続的な適正・公正が確保されなければならないところ，本件処分に先立つ都教委の事情聴取では告知・聴聞の機会が十分になかった。また，本件処分は拙速に行われ，特に教職員懲戒分限審査委員会の会議は行われず，回覧協議で体裁が整えられ，処分の審査の過程で個別の事情が一切考慮されず，一律・画一の処分になっているから，手続的適正を欠いている。
(7)仮に，本件通達及び本件職務命令が違憲，違法でないとしても，本件処分は社会観念上著しく妥当を欠く過酷なものであって，行政裁量の恣意的な行使であり，比例原則にも反し，裁量権を逸脱した違法なものである。３被控訴人は，本件処分を受けた後，原審口頭弁論終結時までに退職した控訴人らには，本件処分の取消しを求める訴えの利益がないという本案前の主張をしたほか，控訴人らの上記主張に対し，以下のように主張した。(1)本件通達，本件職務命令及び本件処分は，以下のとおり，控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するものではなく，憲法１９条，２０条に違反しない。ア憲法１９条による思想及び良心の自由の保障は，国民がいかなる世界観，人生観を持っていても，それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり，公権力が，特定の思想を内心に抱くことを強制したり，思想の露見を強制することは許されないことなどを内容とする。本件通達及び本件職務命令は，卒業式等の国歌斉唱時に，国旗に向かって起立し，国歌を斉唱し，又はピアノ伴奏をするという外部的行為を命ずるものであって，控訴人らの内心における精神活動の自由や信仰を否定したり，その思想及び良心に反する精神活動を強制したり，控訴人らの考え方や思いの告白を強制したり，特定の思想の表明や宗教的行為を迫るものではないから，憲法１９条，２０条に違反するものではない。
イ仮に，外部的行為についても，思想及び良心の自由の保障が及ぶ場合があると解するとしても，外部的行為である以上，それは絶対的保障ではなく，一定の制約を受けることは明らかであり，信教の自由についても同様である。
(ア)まず，控訴人らは全体の奉仕者である地方公務員であり（憲法１５条２項），公教育という公共の利益のため，職務の遂行に当たっては，全力を挙げてこれに専念すべき義務を負っているから（地公法３０条），本件職務命令を受け，これに沿った義務を負うことで，その思想及び良心の自由が制約されるとしても，職務の公共性に由来する内在的制約として，当然受忍すべきものである。
(イ)また，控訴人らの不起立行為等は，児童・生徒に国旗・国歌に対する正しい知識を持たせ，これを尊重する態度を育てるという学習指導要領の教育目標を阻害しているほか，児童・生徒が学校教育法や学習指導要領に基づく教育，指導を受けられないという意味で，児童・生徒の教育を受ける権利を侵害し，卒業式等に参列する来賓や保護者等に不信感を抱かせるなど，他者の権利，利益を著しく害しているのであるから，公共の福祉（憲法１２条，１３条）の観点からの内在的制約として，本件職務命令による思想及び良心の自由の制約を受忍すべきである。(ウ)さらに，控訴人ら教育公務員は，教育の全国一定水準の確保と教育の機会均等という強い要請から，法規たる学習指導要領やその具体化として発せられた本件職務命令を遵守すべきことが強く要請され，これらの義務を履行することは，教育公務員の法律関係の存立目的に照らし必要不可欠のことであり，その義務の履行により思想及び良心の自由が制約されても，それは自らの自由意思でそのような法律関係に入った控訴人らにとって，やむを得ない制限であり，受忍すべきものである。ウ本件処分は，職務命令違反及び信用失墜行為を理由として行われたものであり，その思想・信条に基づく不利益取扱いではない。(2)本件通達及びその後に都教委が各校長に行った指導は，旧教育基本法１０条１項にいう「不当な支配」に該当しない。


ア国の教育行政機関と異なり，学校設置者たる地方公共団体の教育委員会にあっては，教育の地方自治の原則の下，国の設定した大綱的な基準の範囲で，より具体的かつ詳細な基準を設定し，必要な場合には具体的な命令を発して，普通教育の内容及び方法を決定できるのであり，その限界は，子ども自身の利益擁護のため，また子どもの成長に対する地域社会公共の利益と関心にこたえるため，必要かつ合理的と認められる範囲であって，大綱的基準であることをその限界とするものではない。イ卒業式等における国旗・国歌の指導は，子どもの学習権を充足する上からも，また明日の我が国を担う子どもの成長の上からも，重要な教育活動であり，その適正な実施を図ることは正に許容された目的である。それにもかかわらず，当時，都立学校では卒業式等における国旗・国歌の指導が適正にされていなかったから，その改善を図るため，都教委教育長において本件通達を各都立学校の校長に対して発する必要も十分に存していた。また，本件通達の内容も，ごく常識的かつ自然な指導方法であり，これが児童・生徒に一方的な理念や観念を教え込むことにならないことは明らかである。したがって，本件通達やその後に都教委が本件通達に関して校長に行った指導は，旧教育基本法１０条１項にいう「不当な支配」に該当しない。
ウなお，仮に本件通達が違法であるという控訴人らの主張を前提としても，校長が本件通達に応じてその内容に沿った卒業式等の実施内容を決定し，これを各教職員に分掌させた上，その実施に必要な職務命令を発した場合には，法律的にみれば，それは各校長が自らの判断と考えに基づき実施に関する職務命令を発したということに帰着し，手続上も実質上も違法とはならないから，これに基づく本件職務命令が当然に違法となるというものではない。
(3)控訴人らには，教育の専門家として，一定範囲の教授の自由が認められるにすぎず，教育の内容については，教育の機会均等と全国的な一定水準を確保するため，学校現場の教師としては，学習指導要領の内容に従って子どもたちに対して教育を行う責務がある。本件通達は，卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施を適正にするために発出されたものであって，卒業式等の運営実施の全般に関して発出されたものではない。その意味において，卒業式等のその他の運営実施方法等に関して，学校現場における創意工夫や裁量の余地が残されており，上記の意味での教授の自由を侵害するものではない。
(4)本件通達は，思想及び良心の自由，信教の自由を侵害するものでないと同様，自由権規約１８条に違反しない。児童の権利に関する条約に違反するとの主張は，控訴人らの権利・利益を保護する趣旨で設けられたのでない法規違反をいうものであって，本件各処分の取消事由として主張することはできない（行政事件訴訟法１０条１項）。
仮に本件通達が条約に違反して無効であっても，校長は学校教育法上認められた固有の権限に基づいて本件職務命令を発したのであるから，本件通達が無効であることによって本件職務命令が無効となるいわれはない。(5)控訴人らの不起立行為等は地公法３２条，３３条に反する。学校教育法５１条，７６条，２８条３項は，高等学校及び養護学校における校務はその校長がつかさどるものとしており，その「校務」とは，教諭のつかさどる教育を含む学校の果たすべき仕事全体すなわち学校教育の事業を遂行するため必要とする一切の事務を指し，学校教育法施行規則等を受けて制定された学習指導要領に基づく教育課程の計画及び実施についての責務と権限も当然に含まれるものである。控訴人ら教職員は，「教育をつかさどる者」（学校教育法２８条６項，５１条，７６条）として，児童・生徒に対し，国旗掲揚・国歌斉唱に関する指導を行う義務を負うから，控訴人らの所属校の各校長は，校務の一環として卒業式等の具体的実施内容を決定し，その実施のための諸活動を各教職員に分掌させて本件職務命令を発したのであり，控訴人らは，当然に当該職務命令に従って職務を遂行しなければならず，これに従わなかった控訴人らの行為は地公法３２条に違反する。また，同法３３条が「その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定する趣旨は，公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき地位にあり，そこから公務員に高度の行為規範を求め，それを法規範として定めたことにあることに照らせば，信用失墜行為に当たるか否かはその行為自体を社会観念に照らして判断すれば足り，具体的に失墜された結果が生じることは要件ではなく，控訴人らの不起立行為等の非違行為は，校長の教育課程にかかわる職務命令に違反して，卒業式等の重要な学校行事において児童・生徒，保護者，来賓の面前で行われたものであり，教育公務員の職に対する信用を傷つける行為であるから，同条の信用失墜行為に該当することは明らかである。
(6)本件処分には適正を欠く手続の違法はない。公務員の懲戒処分については，刑事手続に関する憲法３１条の保障が直接的に及ぶものではないし，行政手続法の聴聞ないし弁明の機会の付与に関する規定は適用除外とされており，地公法等に告知，聴聞の規定はなく，公務員の懲戒処分の手続は任命権者の裁量に委ねられている。都教委は，本件処分を行うに当たって事情聴取を行うなどしており，手続は公正に行われた。控訴人らの中には，事情聴取における弁護士の立会等に固執し，結果として事情聴取ができなかった者もあったが，事情聴取を行った者の聴取書は事実確認及び量定案検討の資料となり，これを踏まえて個々の処分がされた。処分発令までの期間が短いことや，結果として控訴人らについて基本的に同内容の処分量定となったことをもって，処分が違法になるものではない。(7)控訴人らが行った職務命令違反は，公務の適正な遂行を妨げるものであり，職場内の秩序維持の観点からも看過できない非違行為であり，本件処分の処分量定は適正であり，比例原則にも反さず，裁量の逸脱はない。４原審は，被控訴人の本案前の主張については，退職した控訴人らは，本件処分が取り消されれば，昇給予定時期に昇給することが期待できた地位や再任用されることを期待し得る地位を回復することになり，これらの地位は，一定の法的保護に値するものであり，退職によって当然に失われるものとはいえないから，退職した控訴人らについても本件処分の取消しを求める法律上の利益があるというべきであると判断した上，本案について以下のように判断して，控訴人らの請求をいずれも棄却した。
(1)以下のとおり，本件通達，本件職務命令及び本件処分は，控訴人らの思想及び良心の自由を侵すものではなく，憲法１９条，２０条に反するとはいえないと解するのが相当である。


ア控訴人らが不起立行為等をするに至った思いや信念は，「日の丸」や「君が代」が過去に我が国において果たした役割に係る，控訴人らの歴史観ないし世界観又は教職員としての職業経験から生じた信条及びこれに由来する社会生活上の信念であるといえるものであり，このような考えを持つこと自体は，思想及び良心の自由として保障されることは明らかである。しかしながら，一般に，自己の思想や良心に反するということを理由として，およそ外部行為を拒否する自由が保障されるとした場合には，社会が成り立ち難いことは明らかであり，これを承認することはできない。もとより，人の思想や良心は外部行為と密接な関係を有するものであり，思想や良心の核心部分を直接否定するような外部行為を強制することは，その思想や良心の核心部分を直接否定することにほかならないから，憲法１９条が保障する思想及び良心の自由の侵害が問題になるし，そうでない場合でも，思想や良心に対する事実上の影響を最小限にとどめるような配慮を欠き，必要性や合理性がないのに，思想や良心と抵触するような行為を強制するときは，同条違反の問題が生じる余地があるといえるが，これらに該当しない場合には，外部行為が強制されたとしても，同条違反とはならないと解される。
イこれを本件についてみると，本件職務命令は，直接的に控訴人らの歴史観ないし世界観又は信条を否定する行為を命じたり，思想や良心の内容を確かめるための行為を命じるものではなく，また，卒業式等の儀式の場で行われる式典の進行上行われるピアノ伴奏又は出席者全員による起立及び斉唱を命じるものであることから，前記のような歴史観ないし世界観又は信条と切り離して，不起立行為等には及ばないという選択をすることも可能であると考えられ，一般的には，卒業式等の国歌斉唱時に不起立行為等に出ることが，控訴人らの歴史観ないし世界観又は信条と不可分に結び付くものということはできない。加えて，本件職務命令が発出された当時，客観的にみて，卒業式等の国歌斉唱の際に「日の丸」に向かって起立し，「君が代」を斉唱するという行為やピアノで伴奏する行為は，卒業式等の出席者にとって通常想定され，かつ，期待されるものということができ，一般的には，これを行う教職員が特定の思想を有するということを外部に表明するような行為であると評価することは困難であるから，本件職務命令は，控訴人らに対し，特定の思想を持つことを強制したり，あるいはこれを禁止したりするものではなく，特定の思想の有無について告白することを強要するものでもない。
ウもっとも，一般的には，本件職務命令が控訴人らの歴史観ないし世界観又は信条自体を否定するものといえないにしても，控訴人ら自身は，本件職務命令が，控訴人らの歴史観ないし世界観又は信条自体を否定し，思想及び良心の核心部分を否定するものであると受け止めたとも考えられ，そうだとすると，本件職務命令は，控訴人らの思想及び良心の自由との抵触が生じる余地がある。
しかしながら，憲法１５条２項は，「すべて公務員は，全体の奉仕者であつて，一部の奉仕者ではない。」と定めており，地公法３０条，３２条によれば，都立学校の教職員である控訴人らは，法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場にあり，校長から学校行事である卒業式等に関して，それぞれ本件職務命令を受けたものであること，卒業式等に参列した教職員が，国歌斉唱時に国旗に向かって起立して，国歌を斉唱するということ，国歌をピアノ伴奏することは，日の丸を国旗とし，君が代を国歌とする旨を明確に定めた国旗及び国歌に関する法律（国旗・国歌法）や学校教育法４３条，７３条等に基づき定められた学習指導要領の趣旨にかなうものであること，本件職務命令は卒業式等の儀式を行うに際して発出されたものであり，このような儀式においては，出席者に対して一律の行為を求めること自体には合理性があるといえるし，卒業式等における国旗掲揚や国歌斉唱は，全国的には従前から広く実施されていたものであること等の事情を総合すると，本件職務命令には，その目的及び内容において合理性，必要性が認められるというべきである。
エしたがって，控訴人ら自身としては，本件職務命令をもって，思想及び良心の核心部分を直接否定するものであると受け止めたのだとしても，そのことによって直ちに，本件職務命令が控訴人らの思想及び良心の自由を制約するものである，あるいはその制約は許されないものであるということはできない。
(2)以下のとおり，本件通達及びその後に都教委が各校長に行った指導は，旧教育基本法１０条１項にいう「不当な支配」に該当するとは認められない。ア本件職務命令は，学校教育法５１条，７６条により準用される同法２８条３項の，校長の所属職員に対する監督権限に基づいて発せられたものである。他方，本件通達は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）２３条５号の，教育委員会の教育課程に関する管理，執行権限に基づいて発せられたものであり，本件職務命令とは異なる法的根拠を有する別個の行為であって，本件通達の違法性は，当然に本件職務命令に承継されるものではない。
しかしながら，本件については，形式的には，本件職務命令を発すべき必要性の判断は各校長がしていたとしても，事実上，本件通達やその後に都教委が行った指導により，校長にその裁量を働かせる余地はなく，本件職務命令を発することを余儀なくされていたものと評価するのが相当であるから，本件職務命令の発出は，実質的には都教委が行ったものと評価することができ，本件通達やその後に都教委が各校長に対して行った指導と一体のものということができるから，本件通達の発出が旧教育基本法１０条１項にいう「不当な支配」に該当するか否かは，本件職務命令の違法性に影響する余地があるというべきである。
イそこで，以下，本件通達の発出が「不当な支配」に該当するかどうかを検討する。
(ア)憲法上の国の権能及び旧教育基本法が制定された経緯，趣旨に照らすと，旧教育基本法１０条１項は，国の教育統制権能を前提としつつ，教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き，その整備確立のための措置を講ずるに当たっては，教育の自主性尊重の見地から，教育が国民の信託にこたえて自主的に行われることをゆがめるような「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があるもので，許容される目的のために心要かつ合理的と認められる介入は，たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても，必ずしも同条の禁止するところではなく，排斥しているのは，教育が国民の信託にこたえて自主的に行われることをゆがめるような「不当な支配」であり，そのような支配と認められる限り，その主体のいかんは問うところでないので，ここには，教育行政機関や地方公共団体も含まれると解するのが相当である。


(イ)そして，国の教育行政機関が，法律の授権に基づいて，義務教育に属する普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には，子どもの教育は，教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ，子どもの個性に応じて弾力的に行わなければならないから，教師の自由な創意と工夫の余地が要請されることを考慮した上で，教育に関する地方自治の原則を考慮し，教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な範囲にとどめられるべきものであるが，地方公共団体が設置する教育委員会が，教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には，公立学校を所管する行政機関として，その管理権に基づき，学校の教育課程の編成や学習指導等に関して基準を設定し，一般的な指示を与え，指導，助言を行うとともに，必要性，合理性が認められる場合には，適正かつ許容される目的のために必要かつ合理的と認められる範囲内において，具体的な命令を発することもできると解される。このことは，文部科学大臣が地教行法４８条２項２号により学校の組織編制や教育課程等について指導，助言又は援助をすることができるとされているのに対し，教育委員会は同法２３条５号により学校の組織編制，教育課程，学習指導等に関して管理，執行するとされていることからも根拠づけられる。
(ウ)本件通達について，これを発出すべき必要性，合理性があったと認められるか否かを検討すると，以下のとおり，必要性は認められ，合理性を欠くとはいえない。
認定に係る本件通達を発出するに至った経過に照らせば，学習指導要領に基づく卒業式等を実施するよう改善，充実を図るという本件通達の目的には合理性があるといえるし，これを実現するため，卒業式等における国旗掲揚・国歌斉唱の実施方法等を定める通達を特に発すべき必要性もあったといえる。また，その内容も，卒業式等において教職員が国旗に向かって起立をし，国歌を斉唱し，又はピアノで国歌を伴奏するようにするため，この通達に基づいて各校長に対して職務命令を発出することを求めることを内容とするものであるが，このような職務命令が思想及び良心の自由を侵害するものとはいえないことは，前に説示のとおりであるし，本件通達は，卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針のみを定めるものであって，教職員が児童・生徒に対して「日の丸」・「君が代」に関する歴史的な事実等を教えることを禁止するものではなく，教職員に対し，国旗・国歌について，一方的に一定の理論を児童・生徒に教え込むことを強制するものとはいえず，後記のとおり，教職員に認められる教授の自由ないし教職員としての専門職上の自由（教育の自由）を侵害するともいえないし，教育活動を阻害するとも認められないので，合理性を欠くとはいえない。
(エ)よって，本件通達は，旧教育基本法１０条１項にいう「不当な支配」に該当するとは認められない。
(3)控訴人らには一定の範囲で教職員としての専門職上の自由（教育の自由）が認められるが，本件通達及び本件職務命令がこれを侵害するとは認められない。
高等学校等の普通教育の場面においても，教師について，一定の範囲における教授の自由が保障されるべきであるといえるが，大学の教育の場合には，学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し，普通教育においては，児童・生徒にこのような能力はなく，教師が児童・生徒に対して強い影響力，支配力を有していることや，普通教育では，児童・生徒の側に学校や教師を選択する余地が乏しく，教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき要請があることなどからすると，普通教育において，教師に完全な教授の自由を認めることはできないと解するのが相当である。
そして，「日の丸」や「君が代」に係る歴史観ないし世界観については，様々な意見があることは公知の事実であるが，公立学校の卒業式等の儀式的行事において，教職員に対して，国歌斉唱時に「日の丸」に向かって起立し，「君が代」を斉唱することを求めることが，児童・生徒に対して特定の思想のみを教授することを強制する性質を有するものであるとはいえないし，教職員や児童・生徒，保護者や来賓等多数の人が参列する集団的行事である卒業式等において，校長がその権限に基づき，国歌斉唱を含む式次第やその進行をあらかじめ一律に定め，これを実施しようとすることは，儀式としての性質上その必要性はあるといえるから，本件通達及び本件職務命令が，控訴人らに認められる教授の自由ないし教職員としての専門職上の自由（教育の自由）を侵害するものであるとは認められない。
(4)本件通達及び本件職務命令が国際条約（自由権規約，児童の権利に関する条約）に違反して無効であるとはいえない。
本件通達及び本件職務命令が，憲法１９条，２０条に違反するところがないことは前に判断したとおりであるから，これらが自由権規約１８条に違反するとの控訴人らの主張は採用できない。また，本件通達に基づく国旗・国歌の指導が，児童・生徒の思想及び良心の自由，信教の自由を侵害するものでないこと，国旗・国歌について一方的な一定の理論を児童・生徒に教え込むことにはならないことは，前示の判断に照らしても明らかであるから，児童の権利に関する条約１２条，１４条にも違反しない。(5)控訴人らの不起立行為等は地公法３２条，３３条に反する。ア地公法３２条は，「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定しているところ，本件職務命令は，学校教育法５１条，７６条により準用される同法２８条３項の校長の所属職員に対する監督権限に基づいて発せられたものであり，前に説示したとおり，本件職務命令は，憲法１９条，２０条に違反するものではなく，教師の専門職上の自由を侵害せず，国際条約に違反するものでもなく，適法なものというべきであるから，控訴人らが，このような職務命令に従わず，不起立行為等に及んだことは，地公法３２条違反の行為というべきである。
イ控訴人らは，不起立行為等はひんしゅくを買う行為ではないとして，地公法３３条違反に当たらないと主張する。しかし，控訴人らが，教育公務員として，学習指導要領に沿った指導を行うべきであるにもかかわらず，上司である校長が控訴人らに対して学習指導要領の「入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとともに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。」という条項（国旗・国歌条項）の趣旨にかなった指導を命じた本件職務命令に，公然と，しかも，児童・生徒及びその保護者の面前で違反したことは，その職の信用を傷つける行為であることは明らかであり，同条に違反する行為である。


ウしたがって，控訴人らが本件職務命令に従わず不起立行為等に及んだことは，地公法３２条，３３条に反する行為といわざるを得ない。(6)以下のとおり，本件処分に手続的違法はない。ア行政手続法３条１項９号は，公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分については，告知，聴聞の機会を与える規定（同法１３条，１５条），聴聞に関する一切の行為をすることができる代理人を選任できる旨を定めた規定（同法１６条）の適用を除外しているから，被処分者に対しそのような機会を与えなければならないものではない上，事情聴取に弁護士代理人の立会いを認めなければならないものではない。また，地公法上の処分に先立つ事実確認のための事情聴取に憲法３１条の要請する適正手続の保障が及ぶ余地があるとしても，事実関係の確認のための事情聴取において，弁護士の立会いを求めることやメモをとることが同条によって当然の権利として認められるものではない。本件処分については，控訴人らに対して事前に都教委による事情聴取が行われており，実質的に告知と弁明の機会が与えられていたというべきであるし，前記のとおり，控訴人らには弁護士代理人の立会いを求める権利やメモを取る権利はないから，都教委がその立会いを認めなかったことに違法はなく，メモをとることを許さなかったとしても違憲，違法の問題は生ぜず，手続は公正・適正に行われたというべきである。イ   処分に先立つ教職員懲戒分限審査委員会への諮問，答申は，法令，条例，規則等に定められたものではなく，処分する側の内部手続であるから，同審査が回覧協議で行われたことがあったとしても，手続上の違法事由とはいえない。
ウ本件処分発令に至る手続の経緯に照らしても，手続が拙速に行われたといった批判は当たらない。また，控訴人らは，控訴人らに対する処分量定が同一であることをもって，個別の事情が一切考慮されていないと批判するが，控訴人らそれぞれについて事実確認のための事情聴取が実施されていることから，個別の事情が一切考慮されていないとは認められず，後に説示するとおり，同一内容の職務命令違反行為について，過去に処分歴等がない控訴人らについて，懲戒処分のうち最も軽い処分である戒告処分という同一の処分量定となることは理由があると考えられ，論理的にも処分量定が同一であるから個別の事情が一切考慮されていないといえるものでもないから，控訴人らの上記批判は採用できない。
その他本件処分の手続の違法を窺わせる事情は見当たらない。(7)本件処分に裁量の逸脱はない。
ア公務員に対する懲戒処分は，公務員としてふさわしくない非違行為がある場合に，その責任を確認し，組織内部の秩序を維持するために科される制裁である。このような懲戒処分制度の趣旨に照らすと，懲戒権者には，懲戒事由に該当すると認められる行為の原因等諸般の事情を考慮して，懲戒処分をすべきかどうか，懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかについて裁量権が認められ，当該処分が社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものである。イ地公法によれば，懲戒処分は，軽い順に，戒告，減給，停職及び免職の４種類であるところ，本件処分は，控訴人番号７２を除く控訴人らについては，いずれも最も軽い戒告処分である。
同控訴人らは，ただ静かに座席に座っているという消極的な対応に対して，文書訓告，注意等を選択することなく，経済的不利益を伴う戒告処分を科すのは不利益の程度が重すぎると主張するが，前に説示したとおり，上司である校長が控訴人らに対して学習指導要領の国旗・国歌条項の趣旨にかなった指導を命じた本件職務命令に，公然と，しかも，児童・生徒及びその保護者の面前で，違反したことは，相当に非難される行為であるから，控訴人番号７２を除く控訴人らに過去に処分歴がないことを考慮しても，懲戒処分の中で最も軽い処分である戒告処分を科したことが，過酷であるとか過重であるとはいえず，比例原則や平等原則等に反すると窺われる事情もなく，裁量権を濫用したものとは認められない。また，控訴人番号７２の控訴人は，平成１４年４月９日に開催された平成１４年度入学式の際に，その服装に関する校長の職務命令及びその後の事実確認に関する校長の職務命令に従わなかったため，これが職務命令違反及び信用失墜行為に当たるとして，同年１１月６日に戒告処分を受けていることから，同控訴人に対しては，過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず，再び同様の非違行為を行った場合には量定を加重するという処分量定の考え方により，本件処分として１か月間給料１０分の１を減じる懲戒処分（減給１０分の１・１月）を科したことが認められる。同種の非違行為による懲戒処分が重ねて行われる場合に，過去の懲戒処分歴に応じ，より重い懲戒処分を科すという考え方は相当と認められ，選択されたより重い処分も，戒告処分の次に軽い減給処分であり，量定として１日以上６月以下の範囲で給料及び暫定手当ての合計額の５分の１以下を減ずることができる（職員の懲戒に関する条例３条）という幅のある減給処分の中でも，１か月間の給料の１０分の１を減ずるという比較的軽い処分であり，処分による不利益は過酷なものとはいえないことにかんがみれば，同控訴人に対する本件処分も，比例原則に反しているものということはできず，社会観念上著しく妥当を欠き裁量を逸脱したものとまではいえない。
なお，控訴人らは，他の地方公共団体に比較して，東京都のみが突出して処分が多いとして，本件処分が社会観念上著しく妥当を欠く過酷な処分であると主張するが，他の地方公共団体における事実関係について何ら明らかでない以上，控訴人らの主張は議論の前提を欠くもので採用できない。５以上のような原判決に対し，これを不服として，控訴人らが控訴した（ただし，Ｃは当審係属中に死亡し，Ｂが同人を承継した。）。なお，原審原告は１７２名であったが，うちＤ，Ｅ及びＦの３名は控訴せず，また，Ｇは控訴したが当審で訴えを取り下げたため，当審口頭弁論終結時における控訴人は１６８名である。
６前提事実，争点及びこれに関する当事者の主張は，原判決１４頁１６行目の「思想及び良心の自由を」を「思想及び良心の自由の制約を」と，同１８頁７行目の「本件職務命令」を「本件通達」と，同２２頁２４行目の「不十分でなく」を「十分でなく」とそれぞれ改め，後記７のとおり当審における控訴人らの主張を，後記８のとおり当審における被控訴人の主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２の１ないし３に記載のとおりであるから，これを引用する。
７当審における控訴人らの主張
(1)本件における控訴人らの主張の中核は，「日の丸」・「君が代」が今でもその評価に多くの議論が伴うものであって，政治的・宗教的に価値中立的なものとはいえないのであるから，このように価値中立的ではない「日の丸」・「君が代」に対する起立・斉唱を，本件通達のようなやり方で一律に学校に導入し，個々の教職員や生徒に強制することは許されないということである。


卒業式や入学式などの学校の儀式的行事において，国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを求めることは，一般的客観的に，国旗や国歌が，国家に対する政治的統合のシンボルとして，国民に国家への統制や国家に対する忠誠を求める政治的機能を有しており，国民の歴史観ないし世界観又は信条に基づく行為と不可分に結び付くものであって，職務命令によりこれを強制することは，国家に対する忠誠と愛国心を強制するもので，特定の思想（国家に対する忠誠や愛国心）を持つことを強制したり，これを有することを外部に向かって表明することを強制する行為であり，このようなことは，儀式における儀礼的行為であるがゆえに，むしろその意味を増すものである。これらの点に関する原審の判断は誤っている。原審は，国旗・国歌が，近代国家成立とともに始まり，ナショナリズムを鼓舞して，国民に国家への同一意識，統一の意識を生み，国家に統合する政治的シンボルとして政治的に活用されてきたという歴史的事実から認められる，国旗・国歌が持つ国民の国家統合及び国家忠誠への思想的政治的機能を見落としている。特に，我が国の歴史において，「日の丸」及び「君が代」がどのように利用されてきたかという事実を認識する必要がある。戦前においては，「日の丸」・「君が代」を国旗・国歌とする法律は存在しなかったが，学校教育を通じて，「日の丸」が国旗であり，「君が代」が国歌であるという概念が，国民の間に広められていった。そして，学校儀式を中心とする学校教育が，皇国思想及び軍国主義思想を定着させる機能を果たし，「日の丸」・「君が代」がその精神的支柱の役割を担った。戦後は，学校において「日の丸」を掲揚し，「君が代」を斉唱することはなくなり，その状況がしばらく続いたが，昭和３３年の小中学校学習指導要領において，「国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には・・・国旗を掲揚し，君が代を斉唱させることが望ましい。」と規定され，平成元年に改定された学習指導要領により，「国旗を掲揚し，国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と改められ，国旗掲揚・国歌斉唱の指導が徹底されるようになった。しかし，その後も，国民世論は義務づけに反対し，教育現場では強制に伴う危険性を回避する工夫が行われていた。そのような中で，本件通達は，国旗・国歌を強制することにより，入学式，卒業式等を新たな国民教化の場にして，皇室を国民統合の中心とする国家への国民の忠誠を求める役割を果たさせようとしているものである。
(2)本件は，国旗・国歌という国家的シンボルの強制が問題になっている事案であり，種々の法的論点が検討される場合にも，漠然と，「思想・良心の自由を理由にして職務命令を拒否することができるか」などという一般的な問題設定をしたのでは，本件とはおよそ無縁な議論に陥ってしまうことが意識されなければならない。
国家的シンボルの強制という点に焦点を絞った検討をするに当たっては，日本国憲法とその基本構造や基本原理を共通とする連邦憲法を有するアメリカの憲法判例が参考とされるべきである。アメリカ連邦裁判所は，１９４３年以来，国家的シンボルとしての国旗・国歌に対する特定の行為（国旗に対する起立や敬礼，忠誠の誓いや国歌の斉唱等）の強制については，これを強制された当該個人の思想・良心，信仰の内容の妥当性や適切性の問題に立ち入ることなく，その「国家的シンボルの強制」という事実に着目して，連邦憲法修正１条に違反するとの判断を貫いている。それは，国旗・国歌には，１つの国家の下に国民を統合する機能があり，この国家的・国民的統合機能は，当然に一定の思想性，政治性と不可分とならざるを得ないことから，国旗・国歌に対する儀礼的行為を儀式として実施することは許容されるとしても，これを「強制」することは本来的に個人の思想・良心，信仰の自由を侵害することにならざるを得ないことによるのである。
原審が，起立斉唱命令の拒否やピアノ伴奏命令拒否と個々人の思想，信条，良心，信仰との間の「不可分の結び付き」を否定し，これらを切り離した判断をしたことと，アメリカ憲法判例が，拒否の理由や適法性を審査することなく，したがって拒否と思想との「一般的な不可分の結び付き」を検討することもなく，その強制が思想・良心の自由の侵害になることを一貫して認めてきたこととの違いは，民族性や国民性の違いで説明できるものではない。それは，原審が，本件事件を，ただ単に，「日の丸という嫌な旗に向かって君が代という嫌な歌を歌うことを強制された事件」ととらえ，「国家的シンボルの強制の拒否」であることに焦点を絞りきれなかったことの顕れであり，このような理解は誤っている。
被控訴人は，教職員は生徒と異なり職務命令に服する義務等を負うから，教職員は思想・良心の自由への制約を受忍すべきであると主張するが，全くの誤りである。アメリカの憲法判例は，全く対極の考え方に立ち，憲法の権利は生徒のみならず教師にも認められるべきものであることを繰り返し確認してきた。また，公務員にも思想・良心の自由が認められることは，我が国の判例でもある。


(3)原審は，国旗・国歌法の制定経過やその趣旨に何ら目をやることのないまま，「国旗・国歌法は，日の丸を国旗とし，君が代を国歌とする旨明確に定め，また，学校教育法４３条及び同法７３条等に基づき定められた学習指導要領は『入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとともに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。』と定めているところ，卒業式等に参列した教職員が，国歌斉唱時に国旗に向かって起立して，国歌を斉唱するということ，国歌をピアノ伴奏することは，これらの規定の趣旨にかなうものである。」と判示し，国旗・国歌法の存在が本件通達を正当化する根拠の１つであるかのように述べているが，同法の立法経緯を詳細に検討すれば，同法が決して本件通達を正当化するものとなり得ないことは明らかである。そればかりか，同法は，国旗・国歌が政治的な機能を有しているがゆえに持つ国民の思想信条を侵害する危険性に配慮し，立案過程で存在していた尊重を義務づける条項をあえて入れておらず，制定時の政府答弁も，「政府としては，今回の法制化に当たり，国旗掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず，したがって，国民の生活に何らかの影響や変化が生ずることとはならないと考えている」，「学校における国旗と国歌の指導は・・・義務づけを行うことは考えておらず，したがって，現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」（小渕恵三内閣総理大臣），「人によって，式典等においてこれを，起立する自由もあれば，また起立しない自由もあろうかと思うわけでございますし，また，斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあると思うわけでございまして，この法制化はそれを画一的にしようというわけではございません。」（野中広務内閣官房長官），「本法案は，これによって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございません。」（有馬朗人文部大臣）というものであったことからすれば，同法の制定前と後で，異なる「指導」，「責務」を教育現場に課することは許されないことになる。したがって，本件通達は，国旗・国歌法の立法趣旨に完全に逆行するものであって，原審が，国旗・国歌法により本件通達が正当化されるように認定したことが誤りであることは明白である。
(4)原審は，まず平成元年の学習指導要領改訂から筆を起こし，これを受けて文部科学省や都教委が出した日の丸・君が代の扱いに関する通知や実施状況調査の結果を時系列的に沿って挙げ，本件通達発出に至る経緯及びその後の都教委の指導について認定し，それらの認定事実から，本件通達が思想・良心の自由に抵触するか否かについての法的評価や，不当な支配の判断における本件通達の目的の合理性・必要性を導いている。
しかしながら，本件通達発出に至る経緯は原審が認定するようなものではない。原審の認定は，都教委の立てた，「控訴人らは，平成元年学習指導要領改訂後に強まった教職員組合による国旗・国歌反対闘争を引き継ぐものであり，教育現場にイデオロギーを持ち込むものである。」との決めつけを前提とした，「平成元年学習指導要領改訂後，国旗・国歌条項の適正実施のために，文部科学省ないし都教委は様々な指導や通達を行ったが，教職員組合を中心とした現場教職員の激しい抵抗により適正実施に至らなかったため，やむを得ず本件通達を発して詳細な指導をせざるを得なかった。」というストーリーに引きずられたもので，誤っている。
本件通達前の文部省なり都教委による「指導」は，決して本件通達のように，個々の教職員や生徒の「集団行動への参加」を問題にしているわけではなく，あくまでも各学校ごとに集団行動としての「国旗掲揚・国歌斉唱」を実施するということであり，このような「指導」により，都立学校における国旗掲揚・国歌斉唱の「実施率」は，平成１２年度卒業式以降１００％となっており，都教委は，これを平成１３年４月の教育委員会定例会で誇らしげに報告していたのであって，本件通達の約２年前までは，個々の教職員が立つとか立たないとか，ピアノ伴奏については，「課題」だとは考えていなかったのである。しかるに，都教委は，平成１５年４月ころからの委員や一部都議会議員らの追及や政治的圧力によって，これに迎合する形で都教委の方針を転換し，①都教委から校長，教師，そして果ては生徒にまで至る「命令」，「上意下達」の教育現場を作り上げ，②命令に従わない教職員らを廃除し，③それらにより教職員から生徒に至るまでの思想を統制，支配することを目論み，本件通達を出したのであり，その後の指導や処分も含め考えれば，教育現場において「個別に命令を出させること」自体が目的の１つであったのであり，個々の教職員を「職務命令違反」で懲戒処分するための前提事実を作るためのものであるとともに，上からの命令によって管理職，教職員から最後は生徒まで従わせるという仕組みの構造だったのである。都教委は，本件通達による国旗掲揚・国歌斉唱という行為の強制により，一部都議会議員の持つ特殊なイデオロギーを実現するために，本件通達を発出したのであって，実際には，都教委が立てたストーリーとはかけ離れた経過であったことは明らかであり，本件通達の違憲，違法は，このような経過を前提に判断されなければならない。
(5)本件職務命令の根拠は本件通達であり，都教委が本件通達の合法性の根拠とするのは学習指導要領の国旗・国歌条項である。しかし，学習指導要領が定め得るのは大綱的基準に限られること，及び「入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとともに，国歌を斉唱するように指導するものとする」と定めており，「しなければならない」という明確な義務を表す用語とは区別された用語を用いていることに照らせば，学習指導要領の国旗・国歌条項は，法的拘束力がないか，あっても，その義務の程度は明らかに低く，原則としてはすべきであるが，合理的な例外を認める趣旨である。したがって，裁判所は，本件職務命令に従わなかったことが合理的な例外に当たるかどうかを審理しなければならず，その場合，怠惰からではなく，自己の思想・良心を理由にこれに従うことができないとする者は，合理的な例外に当たると解すべきである。


本件通達は，「別紙実施指針のとおり行うものとすること」として，例外を認めることなく全都一律に画一的な国旗・国歌の強制を行っている。しかし，憲法４１条は，国民の権利を制約するには，国会で成立した法律によることを要するとしており，これを潜脱する白紙委任は許されない。本件通達の根拠である学習指導要領は，学校教育法４３条に基づくものであるが，ことを国旗掲揚・国歌起立斉唱・ピアノ伴奏による教育に限定する限り，同法において，文部科学大臣に国旗・国歌の強制を定めることは委任されていないというほかない。少なくとも，思想・良心に反することを理由として国旗・国歌の強制を受け入れ難いとする教員にも義務づけるという，例外を許さない定めを置くことまで，同法から読み取ることは不可能である。学習指導要領に法律の授権による国旗・国歌の強制があり得ないことは，国旗・国歌法が国民に対する一切の義務づけがないものとして制定された趣旨からも根拠づけられる。法律ではない下位の法形式の学習指導要領が，いかなる態様であれ，国旗・国歌を国民に義務づけることは背理である。したがって，「ものとする」という文言を一律強制が可能との趣旨と読めば，学習指導要領に法律の授権がないことにより，本件通達は根拠を欠き，その法的効果を失うのである。
(6)本件では，論理的先後関係として，まず，最初に判断されなければならないことは，本件通達とそれに基づく本件職務命令が旧教育基本法１０条１項の「不当な支配」に当たるか否かである。なぜなら，それらが「不当な支配」に当たり違法であれば，控訴人らに対する個別の人権侵害の問題を検討するまでもなく，控訴人らのこれに従うべき義務の不存在を確認でき，控訴人ら個人の教育の自由や思想・良心の自由の問題，また，それに対する公共の福祉による制約の問題を論ずる必要はないからである。原審は，判断の順序を根本的に誤っている。
(7)本件通達及び本件職務命令は，旧教育基本法１０条１項の禁止する「不当な支配」に当たるものであって違法であり，かつ重大・明白な瑕疵があるものとして無効でもある。
ア以下のとおり，旧教育基本法１０条１項によれば，教育委員会による教育の内容や方法に関する介入についても大綱的基準によるべきところ，本件通達はこれに反している。
(ア)原審は，「国の教育行政機関が法律の授権に基づいて義務教育に属する普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には，子どもの教育は，教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ，子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならないから，教師の自由な創意と工夫の余地が要請されることを考慮した上で，教育に関する地方自治の原則を考慮し，教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な範囲にとどめられるべきものであるが，地方公共団体が設置する教育委員会が，教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には，公立学校を所管する行政機関として，その管理権に基づき，学校の教育課程の編成や学習指導等に関して基準を設定し，一般的な指示を与え，指導，助言を行うとともに，必要性，合理性が認められる場合には，適正かつ許容される目的のために必要かつ合理的と認められる範囲内において，具体的な命令を発することもできると解される。」とし，教育委員会による教育の内容や方法に関する介入を大綱的基準の設定にとどめるべき理由がないことの理由として，教育委員会は，地教行法２３条５号により，学校の組織編制，教育課程，学習指導等に関して管理，執行するとされているのに対し，文部科学大臣は，同法４８条２項２号により，学校の組織編制や教育課程等について指導，助言又は援助をすることができるとされているにとどまることを指摘する。(イ)しかしながら，国の教育行政機関が基準を設定するのは大綱的な範囲にとどめられるべきなのは，第１に，子どもの教育について，教師の自由な創意と工夫の余地が要請されるからであり（最高裁昭和５１年５月２１日大法廷判決・刑集３０巻５号６１５頁（以下「最高裁学テ大法廷判決」という。）），そのことは，国であろうと地方であろうと，教育行政機関一般について，その介入を制限する根拠となる。また，地教行法４８条は，文部科学大臣が教育関与権限がある事務について，同大臣と教育委員会との関係を定めたものであり，指導，助言又は援助となっているのは，同大臣と教育委員会が行政組織的に上下関係にはないからであり，同大臣の教育内容の介入権限について根拠となる規定は，小学校については現行学校教育法３３条，中学校については同法４８条，高等学校については同法５２条であり，地教行法４８条ではない。現行学校教育法３３条等に基づき，同法施行規則５２，７４条で委任立法が具体化され，その再委任により学習指導要領が定められているのである。原判決における対比は根本的に誤っており，誤った条文を比較して教育委員会の介入権限が同大臣より広いとする原判決は，教育法制に対する理解を根本的に誤ったものであり，教育委員会による教育の内容及び方法に対する介入についても，大綱的基準にとどまると解すべきである。(ウ)また，教育委員会は，教師に対する人事権を有することにより，国の教育行政機関が抽象的なレベルで教育内容基準を策定するよりも，一層直接に介入し得る危険があるのであるから，教育委員会の介入に関する「不当な支配」の審査基準が，国の介入の場合のそれより緩和される理由は全くないのである。
(エ)設置者の執行機関として学校を管理する教育委員会と学校との関係を規律している地教行法３３条１項は，「教育委員会は，法令又は条例に違反しない限度において，その所管に属する学校その他の教育機関の施設，設備，組織編制，教育課程，教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について，必要な教育委員会規則を定めるものとする。」と規定している。これは，各学校の判断によって自主的・自立的に特色ある学校教育活動を展開できるようにするという学校の裁量権限拡大の観点から，同法２３条５号に列挙された事項についての第一次的な裁量権は教育機関である学校（校長）にあり，教育委員会が関与できるのは，あくまで「基本的事項」や「基本方針」といった大綱的基準に限られることを示している。
(オ)最高裁学テ大法廷判決が「教育に関する地方自治」を挙げた趣旨は，国の教育行政機関の介入を「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的」な「大綱的な」基準にとどめることによって，国の介入を制限し，各地方の実情に適応した学習権を子どもに保障する根拠となるものであって，これを地方教育行政機関の介入を拡大する根拠とするのは誤りである。また，国旗・国歌の指導に関し，地域性などはない。


イ本件通達とそれに基づく本件職務命令は，特別活動として一般教科以上に学校ごとの創意工夫が要請される卒業式等の実施について，学校ごとの「創造的かつ弾力的な教育の余地」及び学校ごとの「特殊性を反映した個別化の余地」を「十分に」残したものとはなっておらず，また，国家を肯定的に受容するのか，あるいは，批判，否定するのか，又は，無関心となるのかは，各人により，様々なスタンスがあり得，そのような国家観と関連して，国家のシンボルである国旗や国歌に対する考え方も，人によって多様であるにもかかわらず，教職員に対し，一方的な一定の理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制するものであり，かつ，教育内容決定が具体的レベルにまで達しており，それが事前に決定されているという点で，非常に強制度が強いものであるから大綱的基準の範囲にとどまらないものとして違法である。
ウ(ア)最高裁学テ大法廷判決は，教育委員会は「特に必要な場合には」具体的な命令を発することができるとしている。しかし，原審が説示するように，教育委員会は「必要性，合理性が認められる場合には，適正かつ許容される目的のために必要かつ合理的と認められる範囲内において，具体的な命令を発することもできる」とするのは，同判決に反する。本件通達及び本件職務命令による教育活動への甚大な影響にかんがみれば，「必要かつ合理的」というだけで，具体的命令を発することができるとするのは，誤りである。
(イ)仮に，原審の判断基準を前提にしても，これが旧教育基本法１０条１項の「不当な支配」に該当するか否かの審査基準としては，次の①～⑦などの点に照らして決すべきである。
①具体的な命令の目的が，教育委員会の所掌とされている事項と合理的関連性を有するか。
②是認される目的達成のために，命令の必要性を肯定することができるか。
③教育活動そのものに対する具体的な命令として，教育行政主体の教育活動となるものではないか。また，教育活動そのものではないとしても，教育活動と一定のかかわりを有する場合に，指導・助言的性格を超えて，教師に一定の教育活動を強制する性質を有するものではないか。
④具体的な命令による教育内容及び方法に対する介入が，日常的教育活動に重大な影響をもたらすものではないか。
⑤具体的な命令が，学校及び教師に学習指導要領等の教育内容に係る基準の遵守を直接間接に強制するものではないか。
⑥具体的な命令が，教師の自由で創造的な教育活動を阻害するおそれはないか。
⑦教師に対し一方的な理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制するものではないか。特定の意見（政治的見解）の教授を教師に強制するものではないか。
(ウ)そうすると，次の①～④のとおり，本件通達とそれに基づく本件職務命令は旧教育基本法１０条１項の「不当な支配」に該当し，具体的命令を発する必要性及び合理性は認められないものとして違法である。①国家のシンボルである国旗・国歌の問題が，その指導に関して，地方の実情に適応した子どもの学習権を保障するために，全国的一定水準としての学習指導要領の国旗・国歌条項より個別具体的な指示を出す必要性及び合理性が存するということは考えられないから，本件通達発出の必要性及び合理性を「教育に関する地方自治の原則」に求めることはできない。
②学習指導要領の国旗・国歌条項は，国旗掲揚及び国歌斉唱の具体的在り方を何ら指示するものではないところ，本件通達発出当時，卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施率が１００％となっていたのであるから，「学習指導要領に基づく卒業式等を実施するよう改善，充実を図る」必要性も合理性もなかった。
③学習指導要領の定めは，国旗・国歌条項のほかには，「儀式的行事」の「内容」に関する「学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」という定めのみであり，卒業式等は，学校ごとの創意工夫を生かすとともに，学校の実態や生徒の発達段階及び特性等を考慮したものでなければならないのに，本件通達及び本件職務命令は，創造的かつ弾力的な教育の余地及び学校ごとの特殊性を反映した個別化の余地を十分には残していないものである。
④校長が個々の教職員に対し，起立斉唱又はピアノ伴奏の職務命令を発するか否かは，校長の裁量権の範囲内に属することであり，教育委員会が，すべての教職員に職務命令を発出するよう命令する必要性及び合理性は何ら存しない。国旗・国歌法制定当時の政府答弁は，教育委員会が校長に対し，すべての職員に職務命令を発出するよう命令することなど全く想定しておらず，本件通達は明らかに国旗・国歌法の立法者意思を超えている。
(8)本件通達及び本件職務命令は憲法１９条，２０条に違反する。アこのうち憲法１９条違反についての控訴人らの主張は，次のとおりである。
(ア)控訴人らは，「日の丸」・「君が代」の持つ戦前の軍国主義，皇国思想のシンボルとしての「負の歴史」に対する反省，あるいは教職員として有する教育観又は職業上の信念等を理由として，「日の丸」に向かって起立し「君が代」を斉唱できないとの信念を有しているのであるから，本件職務命令で起立斉唱（ピアノ伴奏）を強制することは，控訴人らの思想及び良心の自由を直接に侵害するものである。(イ)起立・斉唱しなかった控訴人らに懲戒処分を行うということは，控訴人らが有する「起立斉唱（ピアノ伴奏）できない思想」を貫いたがゆえに制裁を科しているのであって，これは思想・信条を理由とした不利益取扱いであり，憲法１９条に違反する。
(ウ)国歌の起立斉唱（ピアノ伴奏）命令は，思想及び良心ゆえに起立を拒む教職員をあぶり出す効果を有しており，教職員に対して「踏み絵」としての意味を持っており，公権力が個人の「思想」を推知することを禁じた憲法１９条に違反する。
イ原審は，憲法１９条の解釈を誤り，また，違憲審査基準を誤り，さらに，控訴人らに対する思想・良心の自由の制約を正当化する根拠の判示は，違憲審査基準の定立とその具体的検討のいずれにおいても失当であり，破棄を免れないものである。


(ア)原審は，憲法１９条が保障する「思想」のとらえ方を誤っている。①原審は，控訴人らについて「教師としての思い，良心から国旗に向かって起立し，国歌斉唱できない，又はピアノで国歌の伴奏ができないという信念を有するものであると認められる。」と判示し，控訴人らが「日の丸」・「君が代」ないしその強制に関して，控訴人ら主張のような考えを持つことは思想及び良心の自由として保障されることを認めているだけでなく，控訴人らの「起立斉唱（ピアノ伴奏）できない思い」も憲法１９条の「思想」として同条の保障の対象となることを明言しながら，「思想や良心の核心部分を直接否定するような外部的行為を強制することは，その思想や良心の核心部分を直接否定することにほかならないから，憲法１９条が保障する思想及び良心の自由の侵害が問題になるし，そうでない場合でも，思想や良心に対する事実上の影響を最小限にとどめるような配慮を欠き，必要性や合理性がないのに，思想や良心と抵触するような行為を強制するときは，憲法１９条違反の問題が生じる余地があるといえるが，これらに該当しない場合には，外部行為が強制されたとしても，憲法１９条違反とはならないと解される。」とした上で，控訴人らの不起立行為等については，「卒業式等の儀式の場で行われるピアノ伴奏又は出席者全員による起立及び斉唱である」ことを理由として，「歴史観ないし世界観又は信条とは切り離して，不起立行為等には及ばないという選択も可能であると考えられ」ると断じ，「一般的には，卒業式等の国歌斉唱時に不起立行為等に出ることが，原告らの歴史観ないし世界観又は信条と不可分に結びつくものということはできない」から，「本件職務命令は，原告らの思想及び良心の核心部分を直接否定するものとは認められない」と結論づけた。
しかしながら，卒業式等の儀式的行事にあっては，その進行に際して統一的な行動が望まれるとしても，当該行為が一定の思想に基づくものである限り，当該行為を強制することは，なお，思想の強制（一定の思想に基づく行為の強制）の禁止を含意する憲法１９条の問題を生じることになるのであり，儀式における起立斉唱（ピアノ伴奏）であることが，思想及び良心と外部的行為の結び付きを断絶させる理由にはならない。
控訴人らの，人格的核心に根ざした，真摯な理由による，都教委による「日の丸」・「君が代」の強制に従うことができないという思い，すなわち，「卒業式・入学式等において国旗に向かって起立し，国歌を斉唱できないという考え」あるいは，「卒業式・入学式等の国歌斉唱時にピアノ伴奏できないという考え」は，それ自体が，控訴人らの内心の核心に根ざしたものであって，その「考え」は，その理由を形成する世界観，人生観，歴史観，教育観等の思想あるいは信条とは別途，憲法１９条の保障が及ぶ「思想・良心」である。そして，控訴人らの内心の根底にある思想・信条と「起立できない（ピアノ伴奏できない）思い」は不可分一体の関係にあるのである。
②原審は，控訴人らの不起立行為等という外部的行為が，「思想及び良心の核心部分を否定したものであるかどうか」を判断するに当たり，「一般的には，卒業式等の国歌斉唱時に不起立行為に出ることが，原告らの歴史観ないし世界観又は信条と不可分に結び付くものということはできない。」，あるいは，「一般的には，本件職務命令が原告らの歴史観ないし世界観又は信条自体を否定するものとはいえない」と述べている。
このような判示は，精神活動の自由が，生命・身体の自由と並んで人間の尊厳を支える基本的な条件であって，民主主義存立の不可欠の前提であることを看過しているといわざるを得ない。
憲法１９条が「思想及び良心の自由」を保障したのは，各人によって，その思想及び良心に多様性があることを認めた上で，その多様性を尊重すべきであるからである。各人によって，思想及び良心の「核心部分」は異なっているのであって，「一般的には・・・結びつかない」としても，その人にとって「核心部分」と結び付くならば，憲法１９条の保障が及ぶと解する必要がある。「一般的には」論は，「多数者から見た場合にどうか」を問題とした議論であり，そのような「一般的には」論では，人権は多数者の人権であれ少数者の人権であれ等しく平等に保障されるという人権保障の原理と正面から衝突することになる。そして，少数者の思想・良心に基づく選択が，同様の思想・良心を多数者ないし一般人が共有していない場合や，多数者から見てそのような選択が首肯できるものでない限り保障されないとすれば，人権保障の原理は根底から崩れ去ることになってしまい人権保障が全うできないことになってしまうのである。
原審は，「起立斉唱（ピアノ伴奏）できない思い」を憲法１９条が保障する「思想信条」に該当することを認めながら，その「思想信条」に従った態度をとることを「一般的には・・・結びつかない」として，「思想信条」自体が思想及び良心の自由の保障の対象とならないという矛盾を犯しているのである。
(イ)原審は，その外部的行為を強制すること自体が内心に反する行為を強制することになるにもかかわらず，内心に反する行動を選択することが可能であるとして，内心と外部行為を分断している点で，憲法１９条の解釈を誤っている。
①およそ人の内心には国家権力が立ち入るべきではないということは近代民主主義国家の基本的理念に基づくものであり，人の内心における精神的活動は他の利益と抵触することはないから，憲法１９条で保障された思想・良心の自由は，憲法上最も強い保障を受けるものであって絶対的自由である。
そこで，憲法１９条は，思想・良心の自由を保障するため，以下のような侵害を禁止したものと解される。すなわち，同条は，(ⅰ)特定の思想を持つ，又は持たないことを理由とする制裁等の不利益処遇の禁止，(ⅱ)特定の思想を持つ，又は持たないことの強制の禁止，(ⅲ)現に持つ思想の告白（開示）の強制又は現に持つ思想と異なる内容の告白強制の禁止，(ⅳ)思想・良心と密接不可分な外部的行為を行うことの強制又は禁止の禁止である。
思想・良心の自由の保障が，内心限りにとどまるか，それとも内心と密接不可分の外部的行為をも保障するものであるか問題となるところであるが，内心と外部的行為は不可分であり，これを形式的に分けることは不可能であるし，いかなる外部的行為を命じても内心を侵害することはないと解するのでは，憲法１９条は全く無内容なものになってしまい，思想・良心の自由を保障した憲法の趣旨は画餅に帰することになるから，一定の外部的行為，すなわち，思想・良心とのつながりが明らかに推知され，切り離して考えられないような不可分の外部的行為，あるいは自己の思想・良心が侵害されようとしている場合に，防衛的・受動的にとる拒否の行為（不作為）には，内心領域に対する保障と同等の絶対的保障が及ぶと解すべきである。公権力が，特定の思想や価値観ないし事物の是非・善悪の判断を正統なものとし，国民に対してそれに従うべきことを強制することは禁止される。個人の尊厳を基本原理とする憲法の下では，人の「思想」，「価値観」，「是非・善悪の判断」が公権力により強制・干渉されることなく形成されるべきであることは，近代民主主義の基本的前提条件であるからである。