ア被告は，本件発明１に係る特許請求の範囲（請求項１）の「駆動手段（α１，α２，β１，β２）のゼロ設定を補正して第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正する」（構成要件１－Ｇ）との記載について，「ゼロ」「ゼロ設定」「ゼロ設定を補正」が不明確である旨主張する。しかしながら，証拠（甲１５）によれば，ＮＣハンドブック（昭和４７年５月２５日初版発行）では，「zerooffset」が「原点オフセット」と訳されていることが認められるから，技術常識に照らして，「ゼロ点」を「原点」と言い換えることができると認められる。また，証拠（乙８～１１）によれば，工作機械の制御においては「原点」が必要であることが認められるから，「ゼロ点を補正」とは「ゼロ点（原点）の設定を補正」することを意味するものと認められる。
そうすると，「ゼロ」「ゼロ設定」「ゼロ設定を補正」の記載が不明確であるとは認められない。
なお，付言するに，被告は，被告製品１のユーザーズマニュアル（甲５）及び被告製品２のサービスマニュアル（甲７，乙１８）において，「thezeropoint」（英語版）を「原点位置」（日本語版）と翻訳している。
イ被告は，「ゼロ設定を補正」することと「第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正する」こととの関連についても不明確である旨主張する。
確かに，本件発明の構成においては，被告が主張するように，必ずしも「ゼロ設定を補正」することが，「第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正すること」に結び付かないことも考えられる（後記２(1)イ参照）。しかしながら，本件明細書の【請求項１】には，「制御装置（４０）は，駆動手段（α１，α２，β１，β２）のゼロ設定を補正して第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正するものであることを特徴とする」との記載があり，また，発明の詳細な説明の段落【０００８】には，「第１軸方向と第２軸方向を実質的に直角にした場合には，２個の第１軸駆動手段と２個の第２軸駆動手段を操作することによって，第１軸と第２軸の直角度を容易に補正できる。」との記載がある。このような記載に照らせば，本件発明１においては，駆動手段のゼロ設定の補正が角度誤差や移動体の姿勢の補正に直結する場合についてのものとして構成されており，上記の「ゼロ点（原点）」は，このような補正が可能な原点を意味するものと認められる。
そして，このような原点を設定することは，技術的に可能であると解されるから，「ゼロ設定を補正」することと「第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正する」ことの関連が不明確であるとは認められない。
ウ以上のとおり，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載について不明確な点はない。
また，本件発明２は本件発明１の従属項であり，本件発明３は本件発明１又は２の従属項である。被告の明確性要件違反の主張は，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載のものであるから，上記と同様に，本件発明２及び３に係る特許請求の範囲の記載について不明確な点はない。したがって，本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，明確性要件に違反しない。
(2)実施可能要件違反について
ア被告は，本件明細書の発明の詳細な説明において，本件発明１（構成要件１－Ｇ）の「駆動手段（α１，α２，β１，β２）のゼロ設定を補正して第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正する」ことについての技術的事項は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない旨主張する。
そこで検討するに，本件明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。
「【００３１】以下，図６を参照して，Ｘ軸及びＹ軸の直角度の補正方法の一例を説明する。図６では，２個のＸ軸移動手段をＸ１とＸ２で示している。
【００３２】１）Ｘ軸及びＹ軸の直角度を，ＪＩＳに基づく方法で測定する。
【００３３】２）前記直角度の誤差を，Ｘ１，Ｘ２補正値データに換算する。
【００３４】３）前記換算値に基づいて，サーボモータ２１，２２の同期のゼロ設定を補正する。
【００３５】ゼロ設定の補正は，移動指令部５２，５３及びエンコーダ５４，５５を利用したフィードバック方式で行うことができる。【００３６】なお，移動指令部５２，５３は制御装置４０に設け，エンコーダ５４，５５はサーボモータ２７，２８又はボールねじ２５，２６に関連づけて設けることができる。」
イ以上に基づいて検討するに，証拠（乙３）によれば，本件明細書の【００３２】の「Ｘ軸及びＹ軸の直角度を，ＪＩＳに基づく方法で測定」は，ＪＩＳ（日本工業規格）に基づく測定であり，「ＪＩＳＢ    ６３３６－２」では，直定規等を使用してＸ軸及びＹ軸の直角度を測定する方法が具体的に記載されている。また，【００３３】の「前記直角度の誤差を，Ｘ１，Ｘ２補正値データに換算する」は，ＪＩＳに基づいて測定した直角度の誤差をＸ軸方向の２つの軸（Ｘ１，Ｘ２）の基準点である原点の補正値データに換算するものと解される。
そして，【００３４】では，換算された補正値データによって，サーボモータの同期のゼロ設定が補正されるものとされ，【００３５】【図６】では，原点の補正値データによって，Ｘ１軸のサーボモータ２１，Ｘ２軸のサーボモータ２２の原点（ゼロ点）の設定を，Ｘ１軸，Ｘ２軸にそれぞれ設けられたエンコーダを利用したフィードバック方式で行うことが記載されている。これは，移動指令部から補正値データに基づいた指令がサーボモータに伝達され，サーボモータによる調整の後，さらにエンコーダによる計測値が指令値に達していない場合には，目標とする原点の値に到達するまで指令を反復継続するようにしてサーボモータの回転角を目標値にまで調整するものと解される。
このように，本件明細書の【００３１】～【００３６】及び【図６】には，「駆動手段（α１，α２，β１，β２）のゼロ設定を補正して第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正する」手段について，明確かつ十分具体的に記載されており，当業者がその実施をすることができないとは認められない。
ウ以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１について実施可能な程度の記載があると認められる。


また，本件発明２は本件発明１の従属項であり，本件発明３は本件発明１又は２の従属項である。被告の実施可能要件違反の主張は，本件発明１に係るものであるから，上記と同様に，本件発明２及び３について実施可能な程度の記載がある。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に違反しない。
２乙５号証に基づく新規性及び進歩性欠如の有無（争点２－２）について
(1)本件発明１の技術的意義
ア本件明細書には，以下の記載がある。
「【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は，固定部（たとえばコラム）に配置した移動体を第１軸方向及び第２軸方向に駆動する構成の工作機械に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】例えば，スピンドルヘッドをＸ軸とＹ軸に沿って移動する構成の汎用型の工作機械では，１個のＸ軸移動機構と１個のＹ軸移動機構によって，スピンドルヘッドをＸ軸とＹ軸方向に移動していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】前述の工作機械では，Ｘ軸とＹ軸の直角度やスピンドルヘッドの姿勢に誤差が生じた場合に，補正を行うことは容易でなかった。
【０００４】また，往復運動に関してヒステリシスのような現象が生じた場合にも，これを補正することは容易でなかった。
【０００５】本願発明の目的は，このような従来技術の問題点を解消し，２つの駆動系の角度誤差や移動体の姿勢を容易に補正することができる工作機械を提供することである。」（２頁左欄２行～２１行）イ本件明細書の上記記載及び【請求項１】の記載に照らせば，本件発明１は，従来技術の２軸方向に移動する移動体においては，１個のＸ軸移動機構と１個のＹ軸移動機構が設けられているのみであったため，Ｘ軸とＹ軸の直角度やスピンドルヘッドの姿勢に誤差が生じた場合に，補正を行うことが容易でなかったことに鑑み，２つの駆動系の角度誤差や移動体の姿勢を容易に補正することができるようにしたものである。そのための技術として，本件発明１は，第１軸，第２軸のそれぞれに２個のゼロ設定を補正できる駆動手段を設けた。この駆動手段を２個設けることの技術的意義は，第１軸，第２軸について生じる角度誤差や移動体の姿勢のゆがみの原因をそれぞれの軸に設けられた２個の駆動手段の関係に還元するとともに，２個の駆動手段の正常な関係（すなわち，第１軸と第２軸に角度誤差がなく移動体の姿勢のゆがみがない状態における関係）を，２個の駆動手段のゼロ設定（原点の設定）として実現することにあるものと解される。
上記のように構成したことにより，本件発明１においては，補正を行うことが容易でなかった第１軸と第２軸の直角度やスピンドルヘッドの補正をゼロ設定の補正として行うことができるようになった。他方，本件発明１においては，２個の駆動手段の関係に基づかない２軸の角度誤差や移動体の姿勢については，これを補正することができず，その意味での限界も有するものと解される。
(2)乙５号証の記載
乙５号証は，本件特許の出願前である昭和６３年１月２３日に公開された公開特許公報（特開昭６３－１６２８６）である。乙５号証には，以下の記載がある。
ア「２．特許請求の範囲
（１）テーブルとかヘッド等の可動体と，この可動体を送る２本以上の送りネジと，この可動体の位置と傾きを検出する位置検出装置とを備え，この位置検出装置の検出値に基づいて２本以上有する送りネジの送り量を制御し，可動体の位置と傾きを補正する送り装置。」（１頁左下欄４～１０行）
イ「〔産業上の利用分野〕
この発   明は工   作機械   のテー   ブル，   ヘッド   等可動   体の送   り装置   に関する。」（１頁右下欄８～１０行）
ウ「〔発明が解決しようとする問題点〕
しかしながら，精密に仕上げられた案内面であっても，その案内面に沿ってテーブル等を移動する場合は，案内面とテーブルとの間には極く僅かな隙間があり，テーブルの荷重のベクトルと送りネジの軸心とが一致することは極めて希であり，多くの場合，モーメントを生ずる。その結果テーブル等は傾いて送られるようになり，精密加工する場合，その補正が望まれるようになった。」（１頁右下欄下から５行～２頁左上欄４行）
エ「〔問題点を解決するための手段〕
しかして，この発明はテーブルとかベッド等の可動体に固着したナットに螺合する送りネジを２組以上備え，この送りネジで送られる可動体の傾きや位置を検出する位置検出装置を備えるようにした。その位置検出装置にはレーザを利用したものや，磁性体若しくは磁性体を含んだテープやワイヤ等に張力を加えて設置し，そのテープやワイヤ等の位置を検出して，その検出量に基づいて，２本以上有する送りねじの送り量を夫々制御し，或いは１本の送りネジを送り量を定める基準ネジとし，他の送りネジを制御して可動体の位置と傾きを補正するようにしたものである。」（２頁左上欄５行～下から４行）
オ「〔作用〕
送りネジで送られる可動体の位置検出装置に対する傾きや位置のズレを検出し，その検出値に基づいて，２本以上ある送りネジのモータの回転数をモータに付けたＣＰＵで変えることによって可動体の傾き等を補正する。」（２頁右上欄１～６行）
カ「〔実施例〕
この発明を例示した図に基づいて説明する。第１図に於て，ベット１の案内２に枢支した可動体であるサドル３は図示していないがサドル３に固着したナットと螺合する２本の送りネジ４によって送られて移動する。送りネジ４はベット１に固着したサーボモータ５によって回動し，その回動はサーボモータ５にＣＰＵ６をつけて位置と速度とを制御するようにしたものであり，更にＮＣ装置７（数値制御装置）で制御する。送りネジ４で移動するサドル３の位置と傾きを検出する位置検出装置８は第２図と第２図をＡ－Ａ矢視した第３図に例示したように，ワイヤ又はテープ，以下ワイヤ９という炭化タングステン等の高抗張力線，ピアノ線，鋼線，ステンレス，炭素繊維等で磁性体若しくは磁性体を含んだものである。」（２頁右上欄７行～左下欄２行）
キ「位置検出器８の検出器２６の構成は例えば磁気ヘッド２７を磁化した磁性体，若しくは磁性体を含んだワイヤ９に対向させて移動するとワイヤ９と磁気ヘッド２７との間隙の差がコイル２８の出力電圧の差となって検出される。」（３頁左上欄９行～１４行）


ク「この検出器２６は第３図に示すように互いに直角な方向に，もう一つの検出器２６’を設けてもよく，検出器２６．２６’で検出したワイヤ９に対するサドル３の傾きは，ＮＣ装置に入力し，且つその指令で，２本の送りネジ４の中１本を基準の送りネジとし，他方の送りネジ４の送り量をサドル３の傾きを補正することができる程度に増減する。この増減はサーボモータ５に入力するパルス数の増減によってなされるものである。」
（３頁左上欄下から３行～右上欄７行）
ケ「サドル３の上にはサドル３の送り方向のＸ軸に対して直角なＹ軸方向に送られるテーブル２９が設けられているが，この可動体であるテーブル３の送りネジの装置や，位置検出装置はサドル３の場合と同じであるから，同一符号を付して，その説明を省略する。」（３頁右上欄下から４行～左下欄２行）
コ「ベット１に固定したコラム３０にヘッド３１を設け，ヘッド３１には主軸３２が設けられて鉛直なＺ軸方向に，前記ヘッド３，テーブル２９と同様な送り装置で送られるのであるが，このＺ軸方向に対して送りネジの数を増し，３本以上にして，前後，左右の傾きを補正するようにする。」
（３頁左下欄３行～８行）
サ「〔発明の効果〕
この発明は２本以上の送りネジと所定の張力を付与して張設したワイヤ又はテープに倣って移動する検出器を備えた位置検出装置で，ワイヤ又はベルトの傾きや懸垂による撓み量を検出して補正値を演算して記憶させ，その補正値で，２本の送りネジを選択制御することにより，可動体を極めて正確に姿勢と位置出しをすることを可能にした。」（３頁左下欄下から２行～民法下欄６行）
シ第１図に示された４本の送りネジ４，４，４，４の配置，及び，サドル３又はテーブル２９を送るという送りネジの機能からして，ベット１上に配置された２本の送りネジ４，４は互いに平行であり，かつ，サドル３上に配置された２本の送りネジ４，４も互いに平行であることが明らかである。
(3)乙５発明の認定と本件発明１との対比
ア上記(1)の記載によると，乙５発明は，以下のとおりと認められる。「ベット１に配置したテーブル２９をＸ軸方向及びＹ軸方向に駆動する構成の工作機械において，ベット１に２本の送りネジ４，４を互いに平行に配置し，２本の送りネジ４，４とサーボモータ５，５によってＸ軸方向に駆動されるサドル３をベット１に設け，サドル３に２本の送りネジ４，４を互いに平行に配置し，テーブル２９を２本の送りネジ４，４とサーボモータ５，５によりＹ軸方向に駆動する構成にし，各送りネジ４，４，４，４とサーボモータ５，５，５，５を制御するためのＮＣ装置７を設け，ＮＣ装置７は，位置検出装置８，８の検出値に基づいて４本の各送りネジ４，４，４，４の送り量を制御し，可動体であるサドル３やテーブル２９の位置と傾きを補正するようにした工作機械。」
イ本件発明１は，本件明細書の特許請求の範囲【請求項１】に記載のとおりであり，「コラムのような固定部（１１）に配置した移動体（１３）を第１軸及び第２軸方向に駆動する構成の工作機械において，固定部（１１）に２個の第１軸駆動手段（α１，α２）を互いに平行に配置し，第１軸駆動手段（α１，α２）によって第１軸方向に駆動される移動ベース（１４）を固定部（１１）に設け，移動ベース（１４）に２個の第２軸駆動手段（β１，β２）を互いに平行に配置し，移動体（１３）を第２軸駆動手段（β１，β２）により第２軸方向に駆動する構成にし，各駆動手段（α１，α２，β１，β２）を制御するための制御装置（４０）を設け，制御装置（４０）は，駆動手段（α１，α２，β１，β２）のゼロ設定を補正して第１・２軸の角度誤差や移動体（１３）の姿勢を補正するものであることを特徴とする工作機械。」というものである。そこで，乙５発明と本件発明１を対比すると，乙５発明の「ベット１」は本件発明１の「固定部」に相当し，以下同様に，「Ｘ軸」は「第１軸」に，「Ｙ軸」は「第２軸」に，「サドル３」は「移動ベース」に，「ＮＣ装置７」は「制御装置」に，「テーブル２９」は「移動体」に，それぞれ相当する。
また，乙５発明では，ベット１に互いに平行に配置された２本の送りネジ４，４をサーボモータ５，５によって駆動して，サドル３をＸ軸方向に駆動するから，乙５発明の「２本の送りネジ４，４」と「サーボモータ５，５」は，固定部に「互いに平行に配置」された「２個の第１軸駆動手段」に相当する。同様に，サドル３に互いに平行に配置された「２本の送りネジ４，４」と「サーボモータ５，５」は，移動ベースに「互いに平行に配置」された「２個の第２軸駆動手段」に相当する。
そして，乙５発明において「可動体であるサドル３やテーブル２９の可動体の位置と傾きを補正す」ることは，本件発明１の「第１・２軸の角度誤差や移動体の姿勢を補正する」ことに相当する。
ウしたがって，本件発明１と乙５発明とは，以下の点で一致する。「固定部に配置した移動体を第１軸及び第２軸方向に駆動する構成の工作機械において，固定部に２個の第１軸駆動手段を互いに平行に配置し，第１軸駆動手段によって第１軸方向に駆動される移動ベースを固定部に設け，移動ベースに２個の第２軸駆動手段を互いに平行に配置し，移動体を第２軸駆動手段により第２軸方向に駆動する構成にし，各駆動手段を制御するための制御装置を設け，制御装置は，第１・２軸の角度誤差や移動体の姿勢を補正するものである工作機械。」
他方で，以下の点で相違する。
制御装置が行う第１・２軸の角度誤差や移動体の姿勢の補正に関し，「本件発明１では，駆動手段（α１，α２，β１，β２）のゼロ設定を補正して行うのに対し，乙５発明では，位置検出装置８，８の検出値に基づいて４本の各送りネジ４，４，４，４の送り量を制御して行う点。」（以下「本件相違点」という。）
このように，本件発明１と乙５発明では，第１・２軸の角度誤差や移動体の姿勢の補正について，これを第１・２軸の間の正常な関係を回復することによって行うという点は共通しているものの，その正常な関係の回復を駆動手段のゼロ設定の補正によって行うのか，駆動手段の送り量を制御して行うのかという点において相違する。
(4)新規性の欠如について


被告は，本件発明１と乙５発明が同一であり，新規性欠如を主張するので，本件相違点が実質的な相違点であるかについて検討する。前記１(1)イのとおり，構成要件１－Ｇの「ゼロ点を補正」とは，「ゼロ点（原点）の設定を補正」することを意味するものと認められる。乙５発明においては，位置検出装置８，８の検出値に基づいて４本の各送りネジ４，４，４，４の送り量を制御しているが，乙５号証には，原点ないしそれに類する用語についての明記はないし，その作用として「送りネジで送られる可動体の位置検出装置に対する傾きや位置のズレを検出し，その検出器に基づいて，２本以上ある送りネジのモータの回転数をモータに付けたＣＰＵで変えることによって可動体の傾き等を補正する。」との記載があるから，回転数の変更により原点位置の補正を行うとは解し難い。そうすると，本件相違点は，実質的な相違点であると認められるから，本件発明１と乙５発明は同一ではない。
以上のとおり，本件発明１は新規性を欠如しない。
また，本件発明２は本件発明１の従属項であり，本件発明３は本件発明１又は２の従属項であって，いずれも原点位置の補正を行うことをその内容とするものであるから，本件発明１が新規性を欠如しない以上，本件発明２及び３は新規性を欠如しない。
(5)進歩性の欠如について
ア周知技術について
(ア)乙８号証について
乙８号証は，本件特許の出願前である平成７年７月２５日に公開された公開特許公報（特開平７－１８６００４）である。乙８号証には，以下の記載がある。
「本発明は，ＮＣ工作機械の工具位置を補正する方法に関するものである」（【０００１】），「したがって，ＮＣ工作機械の所定の複数の部位に配設された温度検出手段から検出値をそれぞれ読み込むとともに，これら検出温度から複数の部位間の温度差をそれぞれ演算する。これら所定の部位間の温度差に応じて予め設定された補正量ΔＬ１を前記基準位置から距離検出手段までの距離Ｌ１に加算することにより，ＮＣ工作機械に熱変位量による所定の基準位置から距離検出手段までの距離Ｌ１の変動を補正することができる。」（【０００９】），「工具の交換あるいは磨耗などでバイト３を交換した場合などには原点位置Ｌ０の補正が図示しない制御部で行なわれ，このバイト３の原点位置の補正方法について…詳述する。」（【００１７】），「検出された実際の変位量Ｌ２’と予め設定された固定値である基準距離Ｌ２とから前記従来例に示した（   １）式   より原   点位置   補正量   ΔＬが   求めら   れる（   ステッ   プＳ４）。」（【００２０】），「こうして得られた主軸２から接触センサ４までの基準距離Ｌ１の補正量ΔＬ１と，上記ステップＳ４で算出されたバイト３の原点位置補正量ΔＬからステップＳ８では原点位置Ｌ０の補正演算が次式に基づいて行われる。」（【００２９】），「こうして，上記（３）式で補正された原点位置Ｌ０は，バイト３の位置あるいは刃先形状などに応じて求められた原点位置補正量ΔＬに加えて，この原点位置補正量ΔＬを計測するための基準距離Ｌ１がＮＣ旋盤１の各部位の温度差に基づく補正量ΔＬ１によって熱変位量による誤差を排除されるため，この原点位置Ｌ０に基づいて切削加工を行うことによりバイト３の固体差及び熱的変動による誤差を抑制した高精度の加工を行うことができ，上記ステップＳ１～Ｓ８の処理をバイト３の交換時などに適宜行うことにより自動的にＮＣ旋盤１の稼動状況に起因する熱変位量による誤差を補正することが可能となって，前記従来に示したようなバイト３の交換時などの試験加工が不要となってＮＣ工作機械の無人運転を行なうことができる。」（【００３０】）
以上の記載を図面も踏まえて検討すると，乙８号証には，工具を交換した場合などに制御部により原点位置の補正を行う工作機械が記載されていると認められる。
(イ)乙９号証について
乙９号証は，本件特許の出願前である平成３年８月１２日に公開された公開特許公報（特開平３－１８４７４２）である。乙９号証には，以下の記載がある。
「本発明は，ＮＣ（数値制御）加工装置における原点補正方法に関する。」（２頁右上欄１４行～１５行），「〔作用〕加工装置のＮＣデータの原点を実際の加工状態で加工させ，この加工形状を非接触で自動的に計測し，これをフィードバックして原点補正をすることにより迅速な補正を可能にするとともに，温度変化や経時変化があっても加工精度を常に一定に保てるようにする。」（３頁左上欄下から５行～右上欄２行），「ＮＣコントローラ９の座標系の原点位置（Ｘno，Ｙno）の値を，上記の如く求めた偏差相当の換算量をもって補正することにより，加工装置の実際の加工軌跡に合わせることができる。」（３頁右下欄５行～８行）
以上の記載に照らすと，ＮＣコントローラ９の座標系の原点位置の値を，偏差相当の換算量をもって補正する工作機械が記載されていると認められる。
(ウ)乙１０号証について
乙１０号証は，本件特許の出願前である昭和６１年８月２７日に公開された公開特許公報（特開昭６１－１９２４４５）である。乙１０号証には，以下の記載がある。


「本発明は主軸の熱変位を補正するＮＣ工作機の主軸熱変位補正装置に関するものである。」（１頁左下欄１２行～１４行），「本発明は上記のような問題点を除去するためになされたもので，熱変位補正が自動化されて作業効率が大幅に向上し，しかも補正精度も高めることができ，高精度の加工を行うことができるＮＣ工作機の主軸熱変位補正装置を提供することを目的とする。」（１頁右下欄下から２行～２頁左上欄４行），「ＮＣ装置４はその入力信号に，換言すれば前記変位量に応じた分だけＺ軸送り用電動機５ｄを駆動した後停止し（原点停止位置制御し），主軸５ｂの位置を補正する。Ｚ軸方向の原点シフトを行うもので，このような動作は加工開始時のみならず，加工中においても常時，自動的に行うことができる。」（２頁左下欄８行～１４行）以上の記載を図面も踏まえて検討すると，乙１０号証には，主軸熱変位補正のために，Ｚ軸方向の原点シフトを行う工作機械が記載され，Ｚ軸方向の原点シフトを加工開始時のみならず，加工中においても常時，自動的に行うことができると記載されていることが認められる。
(エ)乙１１号証について
乙１１号証は，本件特許の出願前である昭和５８年５月３１日に公開された公開実用新案公報（実開昭５８－８０１４７）である。乙１１号証には，以下の記載がある。
「この考案はボール盤，フライス盤，中ぐり盤，マシニングセンター等の工作機械における主軸の原点補正装置に関する。」（１頁下から３行～１行），「主軸の移動は一般にサーボモーターにより行なわれ，その移動量はサーボモーターの回転数と，これにより回転させられるボールネジのピッチにより制御される。」（２頁１１行～１４行），「この考案はオープンループ制御によりながら，主軸に変形が生じた場合，自動的に主軸の原点補正が行なえるようにした工作機械における主軸の原点補正装置を提供するものであり」（３頁４行～７行），「更に主軸１の変形量即ち主軸１の変形に伴う測定子５の移動量をゲージ４により電気信号に変換して変位補正機能を備えた数値制御装置６に入力し，該数値制御装置６の変位補正機能により主軸１を移動させるサーボモーター７を駆動して主軸の原点補正するよう装置してなるものである。」（４頁１２行～１８行）
以上の記載に照らすと，乙１１号証には，主軸に変形が生じた場合，自動的に主軸の原点補正を行う工作機械が記載されていることが認められる。
イ本件相違点の検討
(ア)本件発明１について
上記アのとおり，工作機械において，原点の補正を行うことは周知技術であると認められる。
そして，乙２９号証（本件特許の出願前である平成５年９月１７日に公開された公開特許公報〔特開平５－２３７７０４〕）には，「このワーク加工原点の変位を補正するため，中央処理装置４０内でステップ５６の処理が実行される。すなわち，メモリ４２に記憶されている主軸ヘッド３１の移動軌跡のＺ軸座標データをパルス発生回路３７へ出力する制御出力信号に変換する前に，この移動軌跡のＺ軸座標データの全部を幅δだけ少ない値に補正し，この補正後のＺ軸座標データを制御出力信号に変換してパルス発生回路３７へ出力する。これによって，以後の主軸ヘッド３１はメモリに記憶されている移動軌跡よりも全体としてＺ軸上を負方向にδだけ平行移動させた位置を移動するが，スピンドル３がハウジング１に対して相対的にδだけ上昇しているから，この相対的変位が相殺される。従って，ワークＷに対するワーク加工原点は，ステップ５１における原点から変位せず，ワークＷの加工精度が低下することを防止できる。」（【００１７】），「また，前記実施例においては，Ｚ軸座標データを，スピンドル３のハウジング１に対する相対的変位量δだけ増減させることによって，ワーク加工原点の変位を補正する構成とした例を示したが，このほかに，例えば予圧の切換え時に，Ｚ軸座標データをそのままとして，主軸ヘッド３１をδだけ上下動させることによって，ワーク加工原点の変位を補正することもできる。」（【００２６】）と記載されており，Ｚ軸座標データをδだけ増減させることのほかに，Ｚ軸座標データをそのままとして主軸ヘッドをδだけ上下動させることによって，ワーク加工原点の変位を補正することができるとされている。
このように，座標上の移動量を，駆動手段の原点位置を補正することにより調整するか（周知技術），又は駆動手段の駆動量で直接補正することにより調整するか（乙５発明）によっては，両者の作用効果に差異がないことが当業者に知られていたものと認められる。そうすると，工作機械の分野において第１・２軸の角度誤差や移動体の姿勢を補正する技術である乙５発明に接した当業者は，第１・２軸間の正常な関係を回復し，可動体を極めて正確に姿勢と位置出しをすることを可能にする方法として，乙５発明における４本の送りネジの送り量（駆動手段の駆動量）を直接補正する構成に代えて，これと作用効果の差異がない駆動手段の原点位置を補正するという周知技術を採用して，本件発明１の構成にすることを想起し，これを容易に想到し得たものであると認められる。
以上のとおり，本件発明１は進歩性が欠如している。
(イ)本件発明２について
本件発明２は，本件明細書の特許請求の範囲【請求項２】に記載のとおりであり，「第１軸方向と第２軸方向が実質的に直角であって，２個の第１軸駆動手段（α１，α２）を操作することによって第１・２軸の直角度を補正することを特徴とする請求項１に記載の工作機械。」というものである。
本件発明２は，本件発明１の工作機械において，「第１軸方向と第２軸方向が実質的に直角であって，２個の第１軸駆動手段（α１，α２）を操作することによって第１・２軸の直角度を補正する」という限定を付したものである。他方で，乙５号証には，「サドル３の上にはサドル３の送り方向のＸ軸に対して直角なＹ軸方向に送られるテーブル２９」（３頁右上欄１７～１９行）との記載があるから，第１軸方向と第２軸方向が実質的に直角である構成が開示されていると認められる。また，上記(2)のとおり，乙５号証には，２個の第１軸駆動手段を操作することによって第１・２軸の直角度を補正することも開示されている。そうすると，上記限定は，乙５号証と対比して相違点ではないから，本件発明１と同様に当業者が容易に想到し得たものであると認められる。以上のとおり，本件発明２は進歩性が欠如している。
(ウ)本件発明３について


本件発明３は，本件明細書の特許請求の範囲【請求項３】に記載のとおりであり，「移動体（１３）が，第３軸方向に移動可能なスピンドル（１９）を備えたスピンドルヘッド（１２）として構成されていることを特徴とする請求項１～２のいずれか１項に記載の工作機械。」というものである。
本件発明３は，本件発明１又は２の工作機械において，「移動体（１３）が，第３軸方向に移動可能なスピンドル（１９）を備えたスピンドルヘッド（１２）として構成されている」という限定を付したものである。他方で，乙５号証の「テーブル２９」（本件発明１の「移動体（１３）」に相当）は，第３軸方向に移動可能なスピンドルを備えたスピンドルヘッドとして構成されていないから，この点が相違点である。しかしながら，乙５号証の「ヘッド３１」（主軸３２が設けられて鉛直なＺ軸方向に，ベット３，テーブル２９と同様な送り装置で送られるものであり，コラム３０に設けられたもの。３頁左下欄３～６行）は，本件発明３の「スピンドルヘッド（１２）」と同様に「Ｚ軸方向」に移動して動作するものであると認められる。
そして，スピンドルヘッドをいずれの場所に設けるかは単なる設計的事項にすぎないから，乙５号証の「コラム３０」に設けることに代えて，「テーブル２９」に設けるようにすることは，当業者が当然に行い得たことにすぎない。
そうすると，上記相違点は，当業者が容易に想到し得たものであると認められるから，本件発明３は，本件発明１又は２と同様に当業者が容易に想到し得たものであると認められる。
以上のとおり，本件発明３は進歩性が欠如している。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，原点は，移動体の移動の基準であり，移動体は原点を基準として移動するものであり，移動体の移動の基準となる原点の設定変更を，その移動中に行うことなどあり得ない旨に加え，静的補正に関する本件発明と動的補正に関する乙５発明は，解決課題及び解決原理が根本から異なる旨主張する。
原告の主張する「静的補正」は，移動体の停止中に「ゼロ設定を補正」することを意味すると解されるが，このような限定は，本件特許に係る特許請求の範囲の記載にはないし，本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載をみても，本件発明の解決課題及び解決原理が「静的補正」に限定される根拠は見出し難い。
この点，原告は，本件明細書の【図６】に記載される「Ｘ１，Ｘ２補正値データー」（５７）から「Ｘ２軸移動指令」（５３）に向かう矢印の操作がゼロ設定の補正操作であり，この操作は最初のゼロ設定の補正操作１回のみであり，Ｘ２軸は常に補正値データに基づいて補正された位置にあることになるから，「ゼロ設定を補正」は，移動体の移動中に適宜，角度誤差や移動体の姿勢誤差を補正するものではない旨主張する。しかしながら，本件明細書の【００３１】～【００３６】によれば，角度誤差等の測定値により換算された「Ｘ１，Ｘ２補正値データー」（５７）に基づき，制御装置が駆動手段（サーボモータ２１，２２）に対して移動指令を与え，当該指令に基づいて，原点位置（角度）が補正され，駆動手段が移動体の位置を移動させることを「ゼロ設定を補正」と記載しているのであって，原告が主張するように「Ｘ２軸移動指令」（５３）に向かう矢印の操作は最初のゼロ設定の補正操作１回のみであることや，移動体の移動中に補正を行うものでないことが，本件明細書の上記記載に示されているとはいえない。
また，原告は，本件明細書の【００３７】の「直角度の補正によって１ｍにつき１～３μｍ程度の精度を得ることができる。」との記載について，このようなずれの概念は，移動体の位置がＸ軸又はＹ軸における移動量に応じて常に一定の割合でずれる静的な誤差の補正でなければ存在し得ない旨主張する。しかしながら，上記記載自体，実施例中の記載にすぎないし，移動体の補正の精度は，補正値データに基づく移動指示と補正の結果のずれの程度をいうものと解され，補正が移動中に行われる場合であっても問題となり得るのであるから，原告の主張は採用できない。
さらに，原告は，本件明細書には，移動中に適宜補正する旨の記載はなく，【図６】には，動的誤差の補正のために必須の装置である位置検出装置の記述もない旨主張するが，これは，本件明細書の直角度の補正方法の一例（【００３１】）にすぎないと解されるから，原告の主張は採用できない。
(イ)原告は，乙５号証の引用適格について，乙５発明は当業者が実施することができない発明である旨主張する。
まず，乙５号証は，検出器（２６）及び同（２６’）の測定値は第１軸，２軸の角度誤差の特定に関するデータではないから，第１軸，２軸の角度誤差を特定することはできない旨主張する。しかしながら，当業者であれば，移動体の傾きを検出できるように適宜センサを配置することは可能であると解されるから，原告の主張は採用できない。また，原告は，乙５号証は，工具が被工作物体を所望の精度未達の状態で切除する事態を避けるための具体的な実施方法を開示していない旨主張する。しかしながら，乙５発明では，送りネジの送り量の制御を行わない場合と比較して精度は向上していると解されるのであるから，原告の主張は採用できない。
(ウ)原告は，進歩性の欠如について，周知技術（乙８～１１）は，単に軸方向のずれの補正を行うことを開示しているにすぎず，「第１・２軸の角度誤差」や「移動体（１３）の姿勢」の補正に結びつくような補正については，一切記載されていないし，示唆すらない旨主張する。しかしながら，上記イの進歩性の判断では，乙５発明において行っている駆動手段の駆動量の直接補正に代えて，周知技術の補正を採用することが容易である点についての判断をしているものであるから，原告の主張は採用できない。
また，原告は，乙２９号証は，マスタ軸とスレーブ軸の２軸を有するものではないから，マスタ軸とスレーブ軸とを有する構成において，「駆動手段の駆動量を補正してもよいし，駆動手段の原点位置を補正してもよいこと」が技術常識であるということはできない旨主張する。しかしながら，乙２９号証がマスタ軸とスレーブ軸の２軸を有するものでないとしても，「駆動手段の駆動量を補正してもよいし，駆動手段の原点位置を補正してもよいこと」が知られているのであれば，乙５発明の補正手段を，周知技術のものに置換する動機付けは否定されないのであるから，原告の主張は採用できない。
さらに，原告が進歩性の欠如についてするその他の主張も，いずれも採用できない。
(6)まとめ
以上のとおり，本件発明は進歩性が欠如するから，本件特許は無効審判により無効にされるべきものである。
３結論


平成２９年２月８日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１００号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月２２日
判                決
原       告        Ｘ
訴訟代理人弁理士        松       原               等同                            北       濵       壮   太   郎被            告              キャラウェイ・ゴルフ・カンパニ訴訟代理人弁護士              服部   誠同                            中村   閑
訴訟代理人弁理士        小林   浩
同                            新井   剛
主         文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１４－８００００７号事件について平成２８年３月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，平成１２年１１月１６日に国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ２０００／０３１７７７号，優先権主張：平成１１年１１月１８日アメリカ合衆国）され，平成１９年３月２日に設定登録された，発明の名称を「管状格子パターンを有するゴルフボール」とする特許第３９２４４６７号（以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は１０である。）の特許権者である。
(2)原告は，平成２２年１１月４日，本件特許についての無効審判請求（無効２０１０－８００２００号）をした。
特許庁は，平成２３年９月２７日，被告の同年６月１６日付け訂正請求に係る訂正を認めず，本件特許を無効とする審決をした。そこで，被告は，平成２４年１月２５日，上記審決の取り消しを求める訴訟（知的財産高等裁判所平成２４年（行ケ）第１００３４号）を提起した。
平成２４年４月１０日，被告が本件特許についての訂正審判請求（訂正２０１２－３９００４７号）をしたため，知的財産高等裁判所は，同年６月２５日，平成２３年法律第６８号による改正前の特許法１８１条２項に基づき，上記審決を取り消す旨の決定をした。
その後，被告は，平成２４年９月１４日付けで本件特許についての訂正請求をし，その後，平成２５年１月１１日付け手続補正書及び同年３月１２日付け手続補正書（方式）により上記訂正請求を補正した（この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数は８である。）。
特許庁は，平成２５年５月９日，本件訂正を認めた上で，無効審判請求を不成立とする審決をし，同審決はその後確定した。
(3)原告は，平成２６年１月１０日，本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし８に記載された発明に係る特許を無効とすることを求める無効審判請求（無効２０１４－８００００７号）をした。
特許庁は，平成２６年８月１２日，無効審判請求を不成立とする審決をした。
そこで，原告は，平成２６年９月１８日，上記審決の取消しを求める訴訟（知的財産高等裁判所平成２６年（行ケ）第１０２１９号）を提起した。知的財産高等裁判所は，平成２７年４月１３日，上記審決を取り消す旨の判決をした。
その後，特許庁は，更に審理を行った結果，平成２８年３月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月３１日，原告に送達された。(4)原告は，平成２８年４月２６日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである（甲２９，３２。以下，各請求項を，請求項の番号に応じて「本件請求項１」などといい，同請求項に記載された発明を，請求項の番号に応じて「本件発明１」などという。また，本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
【請求項１】
表面を有し，４．０６ｃｍ～４．３２ｃｍ（１．６０ｉｎ～１．７０ｉｎ）
の範囲の直径を有する内側球体と，
前記内側球体の表面から延びる格子構造であって，該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり，各格子部材は，第１の凹部分と第２の凹部分と，前記第１の凹部分と第２の凹部分の間に設けられた凸部分を有する曲線の断面を持ち，前記凸部分は頂部を有し，前記格子部材の底部から前記頂部までの距離が０．０１２７ｃｍ～０．０２５４ｃｍ（０．００５ｉｎ～０．０１０ｉｎ）の範囲であり，
前記第１の凹部分と第２の凹部分は０．３８ｃｍ～０．５１ｃｍ（０．１５０ｉｎ～０．２００ｉｎ）の範囲の曲率半径を持ち，前記凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径
を持ち，
前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり，前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の６角形状の領域と，複数の５角形状の領域とを形成し，前記複数の５角形状の領域は前記複数の６角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されている，ディンプルを伴わないゴルフボール。
【請求項２】
ゴルフボールはポリウレタン材料のカバーを持ち，前記内側球体の直径は４．２４ｃｍ（１．６７ｉｎ）以上である請求項１に記載のゴルフボール。
【請求項３】
ゴルフボールの最外部から０．００５ｃｍの範囲の体積は０．０３４９１ｃｍ３未満である請求項１又は２に記載のゴルフボール。
【請求項４】
ゴルフボールの最外部から０．０１０２ｃｍの範囲の体積は０．０８１６２ｃｍ３未満である請求項１又は２に記載のゴルフボール。
【請求項５】
ゴルフボールの最外部から０．０１５２ｃｍの範囲の体積は０．１３７８４ｃｍ３未満である請求項１又は２に記載のゴルフボール。
【請求項６】
前記ゴルフボールは，ソリッドコア，中空コア又は流体コアのいずれかを持つ請求項１乃至５のいずれかに記載のゴルフボール。


【請求項７】
レイノルド数が７０，０００で回転数が毎分２０００回のときの揚力係数が０．１８以上であり，レイノルド数が１８０，０００で回転数が毎分３０００回のときの流体抵抗が０．２３未満である請求項１乃至６のいずれかに記載のゴルフボール。
【請求項８】
ゴルフボールの表面の全体が複数の相互に連結された格子部材と内側球体によって画成されている請求項１乃至７のいずれかに記載のゴルフボール。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるが，その要旨は，次のとおりである。
ア本件発明１は，米国特許第４９９１８５２号明細書（甲１。以下「甲１明細書」という。）記載の発明（以下「甲１発明」という。）と特開昭５８－２５１８０号公報（甲２。以下「甲２公報」という。）記載の事項及び周知事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものとはいえない。イ本件発明１は，特開平７－２８９６６２号公報（甲１０。以下「甲１０公報」という。）記載の発明（以下「甲１０発明」という。）と甲２公報記載の事項及び周知事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
ウ本件発明２ないし８は，本件発明１を引用するものであるから，本件発明１と同様に当業者が容易に発明することができたものとはいえない。エ本件請求項１ないし８の記載は明確であるから，本件特許に明確性要件違反はない。
(2)本件審決が認定した甲１発明及び甲１０発明の内容，本件発明１と甲１発明及び甲１０発明との各一致点・相違点は，以下のとおりである。
ア甲１発明について
(ア)甲１発明
「表面を有する球体と，
前記球体の表面から窪んだ格子構造であって，該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり，各格子部材は，第１の凹状表面窪みと第２の凹状表面窪み部分と，前記第１の凹状表面窪み部分と第２の凹状表面窪み部分との間に設けられた非窪み部分を有する第１及び第２の凹状表面窪み部分が曲線である断面を持ち，前記非窪み部分は頂部を有し，各格子部材の底部から前記頂部までの距離が０．００２インチ～０．０
１４インチの範囲であり，
前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり，前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の六角形状
の領域を形成している
ディンプルを伴うゴルフボール。」
(イ)本件発明１と甲１発明の一致点
「表面を有する球体と，
前記球体の表面に形成された格子構造であって，該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり，各格子部材は第１の窪み部分と第２の窪み部分と，前記第１の窪み部分と第２の窪み部分との間に設けられた隆起部分を有する第１及び第２の窪み部分が曲線である断面を持ち，
前記隆起部分は頂部を有し，
前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり，前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の六角形状
の領域を形成している
ゴルフボール。」
(ウ)本件発明１と甲１発明の相違点
ａ相違点１
格子構造について着目すると，本件発明１の格子構造は４．０６ｃｍ～４．３２ｃｍの範囲を有する内側球体の表面から延びる格子構造であるのに対し，甲１発明の格子構造は，球体の表面から窪んだ格子構造である点。
ｂ相違点２
格子部材の断面に着目すると，本件発明１の格子部材は，第１の凹部分と第２の凹部分と凸部分を有する曲線の断面を持ち（すなわち，二つの凹部分と凸部分が曲線で形成されている。），格子部材の底部から前記頂部までの距離が０．０１２７ｃｍ～０．０２５４ｃｍの範囲であり，第１の凹部分と第２の凹部分は０．３８ｃｍ～０．５１ｃｍの範囲の曲率半径を持ち，凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ，ディンプルを伴わないゴルフボールであるのに対し，甲１発明の格子部材は，第１及び第２の凹状表面窪み部分が曲線である断面を持ち，各格子部材の底部から前記頂部までの距離が０．００５ｃｍ～０．０３５６ｃｍの範囲であることは特定されるものの，各部分の曲率半径は不明であり，第１及び第２の凹状表面窪みと非窪み部分の間は曲線の断面ではない点。
ｃ相違点３
格子部材の球の表面方向の形状に着目すると，本件発明１の格子部材は，複数の六角形状の領域と，複数の五角形状の領域とを形成し，前記複数の五角形状の領域は前記複数の六角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されているのに対し，甲１発明の格子部材は複数の六角形の領域は形成しているものの，五角形状の領域については特定がない点。
イ甲１０発明について
(ア)甲１０発明
「表面を有する球体と，
前記球体の表面から窪んだ格子構造であって，該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり，各格子部材は，第１のディンプルと第２のディンプルと，前記第１のディンプルと第２のディンプルとの間に設けられたランドを有する第１及び第２のディンプルが曲線である断面
を持ち，前記ランドは頂部を有し，
前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり，前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の六角形状の領域と，複数の五角形状の領域とを形成し，前記複数の五角形状の領域は前記複数の六角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されて
いる
ディンプルを伴うゴルフボール。」
(イ)本件発明１と甲１０発明の一致点
「表面を有する球体と，
前記球体の表面に形成された格子構造であって，該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり，各格子部材は第１の窪み部分と第２の窪み部分と，前記第１の窪み部分と第２の窪み部分との間に設けられた隆起部分を有する第１及び第２の窪み部分が曲線である断面を持ち，
前記隆起部分は頂部を有し，


前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり，前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の六角形状の領域と，複数の五角形状の領域とを形成し，前記複数の五角形状の領域は前記複数の六角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されて
いる，
ゴルフボール。」
(ウ)本件発明１と甲１０発明の相違点
ａ相違点イ
格子構造について着目すると，本件発明１の格子構造は４．０６ｃｍ～４．３２ｃｍの範囲を有する内側球体の表面から延びる格子構造であるのに対し，甲１０発明の格子構造は，球体の表面から窪んだ格子構造である点。
ｂ相違点ロ
格子部材の断面に着目すると，本件発明１の格子部材は，第１の凹部分と第２の凹部分と凸部分を有する曲線の断面を持ち（すなわち，２つの凹部分と凸部分が曲線で形成されている），格子部材の底部から頂部までの距離が０．０１２７ｃｍ～０．０２５４ｃｍの範囲であり，第１の凹部分と第２の凹部分は０．３８ｃｍ～０．５１ｃｍの範囲の曲率半径を持ち，凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ，ディンプルを伴わないゴルフボールであるのに対し，甲１０発明の格子部材は，第１及び第２のディンプルが曲線である断面を持つことは特定されるものの，格子部材の底部から頂部までの距離及び各部分の曲率半径は不明であり，第１及び第２のディンプルとランドの間の断面形状は明確ではない点。
４取消事由
(1)本件発明１について，甲１発明に基づく進歩性判断（相違点２に係る容易想到性判断）の誤り（取消事由１）
(2)本件発明１について，甲１０発明に基づく進歩性判断（相違点ロに係る容易想到性判断）の誤り（取消事由２）
(3)本件発明２ないし８について，甲１発明又は甲１０発明に基づく進歩性
判断の誤り（取消事由３）
第３取消事由に関する当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（本件発明１について，甲１発明に基づく進歩性判断（相違点２に係る容易想到性判断）の誤り）
本件審決は，甲１発明との相違点２に係る本件発明１の構成のうち，「凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ」との構成（以下「相違点２の凸部分の曲率半径に係る構成」という。）について，甲３及び４記載のゴルフボールのディンプルとランド（球表面にディンプルを設けたときにディンプル間に残る陸地部分）の間の箇所（以下，ディンプル   のあるゴル   フボール   における当   該箇所を   「上縁辺部   」という場合があ   る。）は本   件発明１   の凸部分に   相当し，   甲８及び９には   上縁辺部の曲   率半径を０   ．０５０   ８ｃｍ～０   ．２０３   ２ｃｍとし   たゴルフボールが   記載されて   いるが，   これらのゴ   ルフボー   ルにおいて   凸部分の頂部に相   当する部位   はゴルフ   ボールの外   周部にあ   るため，凸   部分の曲率半径は   ボール半径   に等しく，   ０．０７   ｃｍ～０   ．０８８９   ｃｍの範囲にある   ものではな   いから   ，甲３，   ４，８及び   ９には凸   部分の曲率   半径を本件   発明１の数   値範囲と   することの   記載はな   く，これら   の記載事項から，相違点２の凸部分の曲率半径に係る構成を当業者が容易に想到し得たとすることはできない旨判断する。
しかし，以下に述べるとおり，本件審決の上記判断は誤りである。ア   本件審決は   ，本件   発明１の   「凸部分は   ０．０７ｃｍ   （０．０２   ７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）   の曲率   半径を   持ち」との構成につ   いて，   凸部分   の頂部   におけ   る曲率   半径が   上記数   値範囲にあることを意味すると解釈   した上   で，甲   ８及び   ９には   凸部分の頂部における曲率半径を上記数値範囲とすることの記載は   ないから，その記載から上記構成を容易に想到し得ない   旨判断するが，本件審決が前提とした上記解釈は誤りである。
すなわ   ち，本   件発明   １の上   記構成   は，「   凸部分   は０．   ０７ｃ   ｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉ   ｎ）の曲率半径を持ち」   という   もので   あって   ，「凸部分の曲率半径は   ０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０   ３５０ｉｎ）の範囲にある   」というものではない。   「…の   範囲に   ある」   との文言であれば   ，…の   範囲を   外れる   部分が   あるも   のを含   まない   と解釈するのが   自然で   あるが   ，「…を持ち」との   文言は，   …を持   ち，かつ…以外も持つものを含むと解釈するのが   自然である。したがって，本件発明１の「凸部分は０   ．０７   ｃｍ（   ０．０   ２７５   ｉｎ）   ～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち   」との構成は，凸部分の頂部に相当する部分に限らず，凸部分のうちのいず   れかの部分における曲率半径が上記数値範囲を満た   せば足りるものである。そして，この   ような   解釈を   前提と   すれば   ，甲８及び   ９に記   載されたゴルフボールにおいて，その凸部分は   ，頂部（ランド   ）においてボール半径に等しい曲率半径を持つとしても，上縁辺部に   おいて   は，「０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍ」の範囲を含む「   ０．０   ５０８ｃｍ～０．２０３２ｃｍ」   の曲率半径を持つの   である   から，   甲８及び９には，相違   点２の   「凸部分は０．   ０７ｃ   ｍ～０   ．０８   ８９ｃ   ｍの曲率半径を持つ」との構成が記載されているものといえる。他方，甲８及び   ９のゴルフボールの上   縁辺部   の曲率   半径は   ，「一層良く飛び」（甲８の３頁左上欄下から２行）   ，「遠くに飛び」（甲９の１   ５頁３   行）と   いう効   果を奏   するも   のであ   るから   ，これを同じく飛距離を大きくすることを課題とする甲１発明に適用   することには動機付けがある。


そうすると，相違点２の凸部分の曲率半径に係る構成は，甲１発明の上縁辺部に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用し，特に甲８及び９の上縁辺部の曲率半径を適用して，上縁辺部において０．０５０８ｃｍ～０．２０３２ｃｍの範囲の曲率半径を持つようにすることにより，当業者が容易に想到し得たものといえる。
したがって，相違点２の凸部分の曲率半径に係る構成について，当業者が容易に想到し得ないとした本件審決の判断は誤りである。イまた，仮に，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成について，凸部分の頂部における曲率半径が上記数値範囲にあることを意味するとの解釈を採ったとしても，当該構成は，甲３，４，８及び９の記載事項に加え，甲１０，１６及び１７の記載事項を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものである。
すなわち，甲１０には，ディンプルを伴うゴルフボールにおいて，第１のディンプルと第２のディンプルとの間に設けられたランドの幅を０．０ｍｍにすることが記載され（段落【００１１】），また，甲１６には，ディンプルを伴うゴルフボールにおいて，ランドのない正弦波状の凸部分が記載され（４頁右下欄下から５～３行目，第６図），さらに，甲１７には，ディンプルを伴うゴルフボールにおいて，ランド部の面積を小さくすると空力特性が高くなり，飛距離が伸びることが記載されている（段落【０００２】，【０００４】）。そして，甲１発明も同じく飛距離を大きくすることを課題とするものであるから，甲１発明に甲１０，１６及び１７の上記記載事項を適用することには動機付けがある。
そうすると，前記アのとおり甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用し，特に甲８及び９の上縁辺部の曲率半径を適用した甲１発明において，飛距離を大きくするために，更に甲１０，１６及び１７の上記記載事項を適用し，以下の図に示すように，ランドの幅をできるだけ細くして下限値であるゼロとすることは，当業者にとって容易になし得ることであり，これにより，凸部分の頂部における曲率半径は甲８及び９記載の曲率半径の範囲のものとなる。
したがって，相違点２の凸部分の曲率半径に係る構成について，当業者が容易に想到し得ないとした本件審決の判断は誤りである。
ウ小括
以上のとおり，本件審決は，相違点２についての容易想到性の判断を誤り，その結果，本件発明１について，甲１発明に基づく進歩性判断を誤ったものであるから，取り消されるべきである。
(2)取消事由２（本件発明１について，甲１０発明に基づく進歩性判断（相違点ロに係る容易想到性判断）の誤り）
本件審決は，甲１０発明との相違点ロに係る本件発明１の構成のうち，「凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ」との構成について，甲１発明との相違点２に係る本件発明１の構成についての判断と同様の理由により，甲３，４，８及び９の記載事項から当業者が容易に想到し得たとすることはできない旨判断する。
しかし，上記(1)で述べたのと同様の理由により，本件審決の上記判断は誤りであるから，本件審決は取り消されるべきである。(3)取消事由３（本件発明２ないし８について，甲１発明又は甲１０発明に基づく進歩性判断の誤り）
本件審決は，本件発明２ないし８について，本件発明１を引用するものである   から，本   件発明１   と同様に   当業者が   容易に発   明する   ことができたものとはいえない旨判断する。
しかし，上記(1)及び(2)で述べたとおり，本件発明１について当業者が容易に発明   できたもの   とはいえない   とした本件   審決の判断   は誤りであるから，本   件発明２な   いし８につい   ての本件審   決の判断は   その前提において誤りである。
したがって，本件審決は取り消されるべきである。
２被告の主張
(1)取消事由１（本件発明１について，甲１発明に基づく進歩性判断（相違点２に係る容易想到性判断）の誤り）に対し
ア原告は，相違点２の凸部分の曲率半径に係る構成は，甲１発明の上縁辺部に，①甲３   ，４，   ８及び９   記載の上縁   辺部の   丸みを   適用し   ，更に，②甲８   及び９の   上縁辺部の曲率半径を適用して，   上縁辺   部において０．０５０８ｃｍ～０．２０３２ｃｍの範囲の曲率半径   を持つようにすることにより，当業者が容易に想到し得たものとい   える旨主張する。
しかし，以下に述べるとおり，原告の上記主張は誤りである。(ア)原告の上記主張は，上記①の段階で，甲１発明に周知技術を適用し，これにより得られた発明に，上記②の段階において，甲８及び９に記載された発明を適用することを主張するものと解される。しかし，特許無効理由として，刊行物に記載された引用発明に周知技術を適用して容易に得ることができる発明に，更に別の刊行物に記載された発明を適用することによって，発明を容易に想到することができると主張することは，いわゆる「容易の容易」の主張であって，主張自体失当というべきである。


(イ)また，原告は，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５   ｉｎ）   ～０．   ０８８   ９ｃｍ   （０．   ０３５   ０ｉｎ   ）の曲   率半径を持ち」との   構成に   おける   「持ち   」の意   義につ   いて，   「…を持ち且つ   …以外   も持つ   ものを   含む」   と解釈   するこ   とを前   提とし   た上で，甲８及び９には当該構成が記載されている旨主張する。しかし，特許請求の範囲において，特定の数値を持つことを規定したにもかかわらず，当該特定の数値のほかに，それ以外の数値を持つものを含むと解釈すると，当該特定の数値範囲を規定した意味が失われることになるから，このような解釈は不合理である。そして，このような解釈が許容される場合があるとすれば，特許請求の範囲又は明細書に，それを明示ないし示唆する記載がある場合に限られるところ，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には，凸部分が当該数値に該当しない数値の曲率半径を持つものを含むことを明示ないし示唆する記載は一切ない。かえって，本件明細書の段落【００５２】に，凸部分の曲率半径の数値に関して，「各格子部材４０の凸面部５６の半径Ｒ２は好ましくは０．０２７５から０．０３５０インチの範囲である」と記載されていることからすれば，これに対応する特許請求の範囲の文言である「前記凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」の「持ち」については，「範囲である」と同旨であると理解すべきである。
したがって，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成についての原告の上記解釈は誤りであり，これを前提として，甲８及び９には当該構成が記載されているとする原告の主張も誤りである。(ウ)さらに，以下に述べるとおり，甲１発明に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けが存在しないことは明らかである。
すなわち，甲１明細書の記載によれば，甲１発明は，従来のゴルフボールでは，パッティングとドライビングにおいて，ボールの運動ライン（方向）がクラブヘッドの動きのライン（方向）に関して不正確であるという課題，特に，ボールに作用するクラブヘッドの力が小さく，クラブの接触力へのボール表面抵抗領域が小さくなるパッティングにおいて，ボール表面接触領域抵抗の中心がディンプルのエッジ端部に作用することで，クラブの運動方向とボールの運動方向のずれを生むという課題があったことを踏まえ，この課題を解決するために，クラブのスイングの軌道の中心に対し，ボールの軌道の偏りを抑制することで，飛距離のロスを抑えつつ，正確なパッティング及びドライビングを可能とすることを目的とし，当該目的を，８１２個の凹んだ六角形表面窪みを規則的な測地学の９周期２０面体パターンでボール表面に形成し，各窪みを所定の直径と深さとすることにより達成した発明である。
これに対し，甲３には，飛距離と打球感の両方について良好な特性を得ることを課題とし，質量を従来のゴルフボールより軽い範囲に設定しつつ，この質量減少に伴う飛距離の低下を，ゴルフボールの仮想球（ゴルフボールの球状表面に全くディンプルがないと仮定した球体）の表面積に対するディンプル面積の総和の割合を７０％以上に設定し，ディンプルの揚力発生効果を助長して補償することにより，上記課題を解決することが記載されている（段落【００４３】）。このように，甲１発明が，飛距離のロスを抑えつつ，正確なパッティング及びドライビングを可能とすることを目的とするものであるのに対し，甲３は，飛距離と打球感の両方について良好な特性を得ることを課題とするものであり，両者は，解決すべき課題（目的）が異なるものであるから，甲１発明に，甲３記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。次に，甲４には，高速領域から低速領域に至るまでのゴルフボールの実使用範囲において，抗力を極小化しつつ，揚力を最適化することを目的として，複数種類のディンプルを配設し，ディンプルによって包囲された陸地部を，当該ディンプルの平均面積以上の面積を有する新たなディンプルが形成できない大きさとすることにより，高速領域においては容積の小さいディンプルが効用を発揮し，低速領域においては容積の大きいディンプルが効用を発揮することが記載されている（３頁右上欄～左下欄）。このように，甲４は，ゴルフボールが飛行中の高速から低速領域までの抗力，揚力を最適化することを目的とするものであり，上述した甲１発明とは，その目的が異なるものであるから，甲１発明に，甲４記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。また，甲８には，飛距離の向上を目的として，ディンプルの凹みを広くかつ浅くし，凹みの縁部の曲率半径を所定の値とすることが記載されている（２０８頁左上欄）。他方，甲１発明は，飛距離の向上を目的とするものではなく，むしろ，正確なパッティング及びドライビングを可能とすることを主目的とするものであって，両者はその目的が異なるものであるから，甲１発明に，甲８記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。
さらに，甲９には，飛程の増大，自浄性（泥が付着しにくく付着しても落ちやすい）の改善，製造上の利点等を目的として，ディンプルの径，深さ及び縁の曲率半径を所定の値とすることが記載されている（３～８頁）。他方，甲１発明は，自浄性や製造上の利点を目的とせず，かつ，飛距離の向上を目的とするものでもなく，両者はその目的が異なるものであるから，甲１発明に，甲９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。


以上のとおりであるから，甲１発明に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けが存在しないことは明らかである。(エ)以上によれば，原告の前記主張に理由がないことは明らかである。イさらに，原告は，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成について，凸部分の頂部における曲率半径が上記数値範囲にあることを意味するとの解釈を採ったとしても，当該構成は，甲１発明の上縁辺部に，①甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用し，更に，②甲８及び甲９記載の上縁辺部の曲率半径を適用し，更に，③甲１０，１６及び１７の記載事項を適用して，ランドの幅をできるだけ細くし，下限値であるゼロとすることにより，当業者が容易になし得ることである旨主張する。しかし，以下に述べるとおり，原告の上記主張も誤りである。(ア)原告の上記主張は，特許無効理由として，刊行物に記載された引用発明に周知技術を適用して容易に得ることができる発明に，更に別の刊行物に記載された発明を適用することによって，発明を容易に想到することができることを主張するものであるから，前記ア(ア)で述べたとおり，そもそも主張自体失当というべきである。しかも，原告の上記主張は，３つもの段階を経て本件発明１の構成に想到することを主張するものであり，格別な努力を要し，当業者にとって容易でないことは自明である。
(イ)甲１発明に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けが存在しないことは，前記ア(ウ)で述べたとおりである。そして，甲１発明に，上縁辺部の丸みを適用する動機付けがない以上，甲８及び９記載の上縁辺部の曲率半径を組み合わせることもできない。(ウ)また，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸み並びに甲８及び９記載の上縁辺部の曲率半径を適用した甲１発明に，更に甲１０，１６及び１７の記載（ランド幅をゼロにすること）を適用する動機付けは存在しない。
むしろ，甲１明細書には，ディンプルの径の大きさに比例してボールの軌道の偏りが大きくなることが試験結果をもって示されている（甲１訳文９頁）のであるから，甲１明細書に接した当業者が，ディンプルの径を大きくする技術，すなわちランド幅をゼロにする技術を適用することには，阻害要因があるというべきである。
(エ)さらに，仮に，原告の主張する３つの段階を経たとしても，本件発明１の構成に至ることは容易とはいえない。すなわち，甲１発明において，上記①及び②の段階を経て，上記③の段階でランド幅をゼロにすると，②の段階で適用した曲率半径の値のみならず，本件発明１に係る特許請求の範囲で特定されている他の値（内側球体の直径，格子部材の底部から頂部までの距離，第１の凹部分と第２の凹部分の曲率半径に対応する甲１発明の値）にも影響を与え，これらの値がランド幅をゼロにしたことに連動して変動することになるから，これらの値を本件発明１の各数値範囲に設定しようとすれば，本件発明１のゴルフボールを一から設計することと同じになる。
(オ)以上によれば，原告の前記主張に理由がないことは明らかである。ウしたがって，原告主張の取消事由１は理由がない。(2)取消事由２（本件発明１について，甲１０発明に基づく進歩性判断（相違点ロに係る容易想到性判断）の誤り）に対し
ア原告主張の取消事由２は，甲１発明を甲１０発明とするほかは，いずれも，取消事由１についての主張と同様であるから，その誤りについては，上記(1)で取消事由１について述べたことがほぼそのまま当てはまる。イただし，甲１０発明に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けが存在しないことについては，以下のとおりである。すなわち，甲１０公報の記載によれば，甲１０発明は，直進性，方向性，コントロール性，安定性及び飛距離性を向上させることを目的として，ディンプ   ルを所   定の配   設とし   たゴル   フボー   ルを提   供する   発明であ   る。これに対し，甲３には，飛距離と打球感の両方について良好な特性を得ることを課題とし，質量を従来のゴルフボールより軽い範囲に設定しつつ，この質量減少に伴う飛距離の低下を，ゴルフボールの仮想球の表面積に対するディンプル面積の総和の割合を７０％以上に設定し，ディンプルの揚力発生効果を助長することにより補償することにより，上記課題を解決することが記載されている（段落【００４３】）。このように，甲１０発明は，直進性，方向性，コントロール性，安定性及び飛距離性を向上させることを目的とするものであるのに対し，甲３は，飛距離と打球感の両方について良好な特性を得ることを課題とするものであり，両者は，解決すべき課題（目的）が異なるものであるから，甲１０発明に，甲３記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。
次に，甲４には，高速領域から低速領域に至るまでのゴルフボールの実使用範囲において，抗力を極小化しつつ，揚力を最適化することを目的として，複数種類のディンプルを配設し，ディンプルによって包囲された陸地部を，当該ディンプルの平均面積以上の面積を有する新たなディンプルが形成できない大きさとすることにより，高速領域においては容積の小さいディンプルが効用を発揮し，低速領域においては容積の大きいディンプルが効用を発揮することが記載されている（３頁右上欄～左下欄）。このように，甲４の目的は飛距離の増大のみであるのに対し，甲１０発明は，直進性，方向性，コントロール性，安定性をも目的とするものであり，両者は，その目的が異なるものであるから，甲１０発明に，甲４記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。


また，甲８には，飛距離の向上を目的として，ディンプルの凹みを広くかつ浅くし，凹みの縁部の曲率半径を所定の値とすることが記載されている（２０８頁左上欄）。他方，甲１０発明において，飛距離は多数の目的の一つとされているにすぎず，むしろ，甲１０発明は，飛距離のみならず，直進性，方向性，コントロール性，安定性をも重視したゴルフボールの提供を目的とするのであって，甲８とは目的が異なるものであるから，甲１０発明に，甲８記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。さらに，甲９には，飛程の増大，自浄性（泥が付着しにくく付着しても落ちやすい）の改善，製造上の利点等を目的として，ディンプルの径，深さ及び縁の曲率半径を所定の値とすることが記載されている（３～８頁）。他方，甲１０発明は，自浄性や製造上の利点を目的とせず，かつ，飛距離の向上のみを目的とするものでもなく，両者はその目的が異なるものであるから，甲１０発明に，甲９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けは存在しない。
以上のとおりであるから，甲１０発明に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用する動機付けが存在しないことは明らかである。(3)取消事由３（本件発明２ないし８について，甲１発明又は甲１０発明に基づく進歩性判断の誤り）に対し
原告は，本件発明２ないし８について，本件発明１と同様に当業者が容易に発   明するこ   とができ   たものと   はいえな   いとした   本件審   決の判断について   ，本件発   明１につ   いて当業   者が容易   に発明で   きるも   のとはいえないとした前提において誤りである旨主張する。
しかし，   本件発明   １につい   ての本件   審決の判   断に誤り   がない   ことは，上記(1)及び(2)で述べたとおりであるから，原告主張の取消事由３は理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件発明１について
(1)本件請求項１の記載は前記第２の２のとおりである。また，本件明細書（甲２９，３２）の発明の詳細な説明には，次のような記載がある（以下に引用する図面のうち，図１，図４Ａ，図８，図１４及び図１５については別紙参照）。
ア技術分野
本発明は，ゴルフボールの空気力学的表面パターンに関する。特に，本発明は格子構造と内側球体を有するゴルフボールに関する。（段落【０００１】）
イ背景技術
一般の使用者に好意をもって受け入れられている伝統的なゴルフボールは，円形の断面を有する複数のディンプルを有する球体である。この伝統的なものを打破する多くのゴルフボールが開示されたが，これらの伝統的でないゴルフボールの大部分は商業的には成功しなかった。（段落【０００４】）
これらの伝統的でないゴルフボールの大部分はいまだに米国ゴルフ協会（“ＵＳＧＡ”）及びセントアンドリウスロイヤルエイシャントゴルフクラブ（“Ｒ＆Ａ”）のゴルフ規則に固執しようとしている。このゴルフ規則の付則Ⅲに規定されるように，ボールの重量は１．６２０オンスアバダポイズ（ａｖｄｐ）を（４５．９３ｇ）超えてはならず，ボールの直径は１．６８０インチ（４２．６７ｍｍ）より小さくなく，温度２３±１℃で行われるテストで，ランダムの場所から選択された１００個のうちから２５個以下のボールが１．６８０インチのリングゲージを通過し，球対称のボールと異なる特性を持つように意図的に改変されたものでないものとされている。（段落【０００５】）
先行技術はゴルフボールの表面について多くの変形例を提供しているが，低速において空気の境界層を捕捉する一方，高速時には空気抵抗を少なくするために必要とする最小の体積の表面を持つゴルフボールに対する要求が残されている。（段落【００２０】）
ウ発明の開示
本発明はＵＳＧＡの要件を満たすゴルフボールを提供し，より大きな距離を得るための必要な乱流を生じさせるため，飛行中にゴルフボールの周りを取り囲む空気の境界層を捕捉する最小のランド領域を提供することを可能とする（段落【００２１】）。
本発明は，ゴルフボールに，内側球体の表面の管状格子パターンを与えることによりこれを達成することを可能にしている（段落【００２２】）。本発明の一つの態様は，表面を有する内側球体と外側球体を画定する複数の格子部材を有するゴルフボールである。各格子部材は外側球体を画定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有する隆起した断面形状を持つ。複数の格子部材はゴルフボール上に所定のパターンを形成するように互いに連結されている。（段落【００２３】）ゴルフボール上の複数の格子部材は内側球体表面の２０％から８０％をカバーしている。複数の格子部材の各々の頂部は０．００００１インチより小さい幅を有している。内側球体の直径は少なくとも１．６７インチであり，連結された複数の格子部材の頂部の高さは内側球体の表面から少なくとも０．００５インチである。ゴルフボールは内側球体上に複数の円滑な部分を有し，その円滑な部分と複数の格子部材は内側球体の全体の表面をカバーしている。（段落【００２４】）
エ発明を実施するためのベストモード
図１－４に示されるように，ゴルフボールは全体として２０で示されている（段落【００４５】）。
ゴルフボール２０は内側球体表面２２を有する球体２１を持っている。ゴルフボール２０は，また，第１の半球２６と第２の半球２８に分ける赤道２４を有している。第１の極３０は第１の半球２６の赤道２４から経線の円弧に沿って９０度の点に位置している。第２の極３２は，第２の半球２８の赤道２４から経線の円弧に沿って９０度の点に位置している。（段落【００４６】）


内側球体２１の表面２２に下がるように複数の格子部材４０が存在する。好ましい実施例において，格子部材４０は管状である。しかしながら，当業者であれば格子部材４０は他の同様な形状でもよいことは理解できるであろう。格子部材は互いに連結されていて，内側球体の表面上に格子構造４２を形成している。連結された格子部材４０は内側球体２１の表面２２を区画された領域を囲む複数の多角形を形成している。これらの区画された連結された領域４４の大部分は六角形の連結された領域４４ａで，いくつかの五角形の連結された領域４４ｂ，いくつかの八角形連結された領域４４及びいくつかの四辺形の連結された領域４４ｄを伴っている。図１－４の実施例においては，３８０個の多角形が存在している。好ましい実施例では，複数の格子部材４０の各々は少なくとも他の格子部材と連結している。各格子部材４０は頂部４６において少なくとも二つの他の格子部材と対面している。頂部４６の大部分は三つの格子部材４０と一致している。しかしながら，いくつかの頂部４６ａは四つの格子部材と一致している。これらの頂部４６aはゴルフボールの赤道に位置している。各格子部材の高さは０．００５－０．０１インチの範囲であり，これにより，少なくとも１．６８インチの外側球体を画定している。（段落【００４７】）
本発明の好ましい実施例は，複数の格子構造４０の各ラインだけが１．６８インチの球体の面に存在するため，ランド領域をほとんどゼロに減少している。より，特定的には，伝統的なゴルフボールのランド領域は，ＵＳＧＡとＲ＆Ａに適合するゴルフボールのために少なくとも１．６８インチの球体を形成している。このランド領域は，伝統的なゴルフボールの球体の表面に凹まされたディンプルによって最小にされ，この結果，ゴルフボールの表面のディンプルのないランド領域をもたらしている。しかしながら，本発明によるゴルフボール２０は，ゴルフボール２０の外側球体のランド領域を画定する各格子部材４０の頂部５０ラインだけを有している。（段落【００４８】）
在来のゴルフボールは飛んでいるゴルフボールの表面の境界層をディンプルが捕捉し，より大きい浮揚と流体抵抗を抑制するように設計されている。本発明のゴルフボール２０は飛んでいるゴルフボール２０の表面の周りに空気の境界層を捕捉する管状格子構造を有する。（段落【００４９】）図４Ａに示されるように，線４５で示される１．６８インチの外側球体は格子部材４０と内側球体２１を包囲している。各格子部材の底から頂部５０まで測定された格子構造４２の体積は１．６８インチの外側球体と内側球体２１の間の小さい体積である。好ましい実施例においては，頂部５０は１．６８インチの外側球体上にある。したがって，ゴルフボール２０の全体表面の９０％以上，９５％近くは１．６８インチ外側球体より下方にある。（段落【００５０】）
図５及び６に示された格子部材４０の断面は円形であるが，複数の格子部材４０の好ましい断面が図７及び８に示されている。この好ましい断面は，第１の凹面部５４と，凸面部５６と，第２の凹面部５８を有する湾曲面５２を有している。各格子部材４０の凸面部５６の半径Ｒ２は好ましくは０．０２７５から０．０３５０インチの範囲である。第１及び第２の凹面部５４，５８の半径Ｒ１は好ましくは０．１５０から０．２００インチであり，最も好ましくは，０．１７５インチである。Ｒｂａｌｌは内側球体の半径で，好ましくは０．８３１インチである。ＲＯＳは外側球体の半径で好ましくは１．６８である。（段落【００５２】）
本発明による管状の格子パターンの空気力学は，より大きな揚力と少ない空気抵抗を与え，これにより在来の同様な構成のゴルフボールより大きな距離を飛ぶゴルフボールとなる（段落【００６３】）。図１４は本発明のゴルフボール２０の表面の拡大図であり，ゴルフボール２０の外側球体の最大の範囲から所定の距離の小さい体積を示している。より特定的には，ゴルフボール２０の実施例の最も大きい範囲は，１．６８インチの直径の球体面（線４５で示される）上に位置する格子部材４０の頂部５０である。当業者であれば，他の実施例として，頂部５０は，１．７０インチ，１．７２インチ，１．６４インチ，及び１．６０インチの球面上，又はゴルフボール２０の最大の直径の種々の直径の球面上に位置するようにすることができることが理解できるであろう。ゴルフボール２０の最大の範囲が決定されるため，本発明はこの最大のものから内側球体２２に向けて小さい体積を持つようになる。例えば，線１３０はゴルフボール２０の最大範囲から０．００２インチの距離の点（中心から半径０．８３９インチ）で格子部材４０と交差する。最も大きい球面４５と球面１３０の間の本発明のゴルフボールの体積はたったの０．０００８１３４立方インチである。換言すれば，ゴルフボール２０の外側０．００２インチ（半径０．８４１と０．８３９の間）の体積は０．０００８１３４立方インチである。（段落【００６６】）
図１５はランド区域１４４によって囲まれた在来のディンプル１４２を有する先行技術のゴルフボール１４０の表面を示している。ランド区域１４４は先行技術のゴルフボール１４０の最大範囲を示している。本発明のゴルフボール２０と比較するため，先行技術のゴルフボール１４０の最大範囲１４４と球面１３０’の間の体積は０．００２１３立方インチである。本発明のゴルフボール２０において，０．００４インチ，０．００６インチ，０．００８インチにおけるそれぞれの球面１３２，１３４，１３６は，０．００２３０７４立方インチ，０．００４２１６４立方インチ，０．００６５４０４立方インチの体積をそれぞれ有している。一方，先行技術１４０におけるゴルフボール１４０の，０．００４インチ，０．００６インチ，０．００８インチにおけるそれぞれの球面１３２’，１３４’，１３６’の体積は，０．００４９８立方インチ，０．００８４１立方インチ，０．０１２３８立方インチである。（段落【００６７】）本発明のゴルフボール２０はゴルフボール２０の最大範囲から所定の距離において小さい体積を有する。この小さい体積は低速時において空気境界層を捕捉するに必要とされる最小の量であり，一方，高速時において低い空気抵抗を与える。（段落【００６８】）


(2)以上によれば，本件明細書には，本件発明１について，先行技術がゴルフボールの表面について多くの変形例を提供しているものの，低速において空気の境界層を捕捉する一方，高速時には空気抵抗を少なくするために必要とする最小の体積の表面を持つゴルフボールに対する要求が残されている（段落【００２０】）との課題を解決するために，米国ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）の要件を満たすゴルフボールを提供し，より大きな距離を得るための必要な乱流を生じさせるため，飛行中にゴルフボールの周りを取り囲む空気の境界層を捕捉する最小のランド領域を提供することを可能とすることを目的とし（段落【００２１】），当該目的を，ゴルフボールに，内側球体の表面の管状格子パターン，すなわち，本件請求項１記載の構成を有する複数の相互に連結した格子部材からなる格子構造を与えることにより達成した発明であること（本件請求項１，段落【００２２】）が開示されているものと認められる。
２取消事由１（本件発明１について，甲１発明に基づく進歩性判断（相違点２に係る容易想到性判断）の誤り）について
(1)甲３，４，８，９，１０，１６及び１７には，次のような事項が記載されていることが認められる。
ア甲３（特開平４－３１４４６２号公報）
甲３には，表面にディンプルを有するゴルフボールが記載されており，段落【００１３】には，ディンプルの深さが０．１ｍｍ～０．２ｍｍの範囲であることが記載され，【図２】には，ディンプルの外端縁に丸みをつけたものが記載されている。
イ甲４（特開昭６２－１９２１８１号公報）
甲４には，ボール球面上に複数種類のディンプルが配設されたゴルフボールが記載されており，５頁の第１表及び６頁の第２表には，ディンプルの深さが，０．１８ｍｍ～０．３３ｍｍの範囲であるものが記載され，第１１図及び第１２図には，ディンプルエッジ６とボール仮想球面８が接する箇所の近傍を曲面としたものが記載されている。
ウ甲８（特開昭４８－６３８３５号公報）
甲８には，表面に多数の凹みを含むゴルフボールに関し，「凹みの縁部の曲率が約０．０２０～０．０８０インチ（０．５０８～２．０３２ｍｍ）であるなら，ゴルフボールは尚一層良く飛ぶことを見出した」（２頁左上欄）ことが記載され，凹み２０と周縁１４との間の上縁部が丸みづけられ，その丸みづけ上縁部の曲率半径が約０．０２０～０．０８０インチ（０．５０８～２．０３２ｍｍ）であるゴルフボールが記載されている（３頁左上欄，第２図，第３図。図面については別紙参照）。エ甲９（実願昭５３－６０９６５号（実開昭５３－６０９６５号）のマイクロフィルム）
甲９には，ゴルフボールのディンプル形態に関し，「ディンプルの縁の曲率半径が０．０２０～０．０８０インチであるなら，多くの場合上述した利点（判決注：ボールの飛程の増大，自浄性質の改善，幾つかの製造上の利益などを意味する。）は一層向上されることが見出された」（８頁）ことが記載され，ディンプル２０と周辺１４との間の上縁辺部が丸みづけられ，その丸みづけられた上縁辺部の曲率半径が約０．０２０～０．０８０インチであるゴルフボールが記載されている（１４頁，第２図，第３図。図面については別紙参照）。
オ甲１０公報
甲１０公報には，ディンプルを伴うゴルフボールにおいて，ランドの幅を０．０～２．５ｍｍ位の範囲で適宜設定できること（段落【００１１】）が記載されている。
カ甲１６（特開昭５３－１１５３３０号公報）
甲１６には，ディンプルを伴うゴルフボールにおいて，表面の断面が正弦波状のもの（凸部分の頂部が曲面であるもの。４頁右下欄，第６図）が記載されている。
キ甲１７（特開平４－３４７１７７号公報）
甲１７には，ディンプルを伴うゴルフボールにおいて，ランド部の面積を小さくすると，空気特性が高くなり，飛距離が伸びること（段落【０００２】，段落【０００４】）が記載されている。(2)甲８及び９には，相違点２の「凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ」との構成が記載されている旨の原告の主張（前記第３の１(1)ア）について
原告は，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０   ８８９ｃｍ   （０．０   ３５０ｉｎ   ）の曲   率半径を   持ち」との   構成につい   て，凸部分   の頂部に   相当する部   分に限ら   ず，凸部分   のうちのいずれか   の部分にお   ける曲率   半径が上記   数値範囲   を満たせば   足りるとの解釈を採   った上で，甲   ８及び９に   は当該構成が   記載されて   いるから，甲１発明と甲３，４，８及び９の記載事項に基づいて，当業者は相違点２に係る凸部分の曲率半径に係る構成を容易に想到し得た旨主張するので，以下，その当否について検討する。
ア本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」の意義について(ア)本件請求項１の記載によれば，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成は，ゴルフボールの「表面から延びる格子構造」を成す「格子部材」について，「第１の凹部分と第２の凹部分の間に設けられた」「頂部を有」する部分である「凸部分」の「曲線の断面」が，上記数値範囲の曲率半径を有することを特定するものといえるところ，その断面が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」の範囲（頂部に相当する部分か，頂部を含まない部分でも足りるか。）については，本件請求項１の記載自体から一義的に明らかであるとはいえない。そこで，この点については，本件明細書の記載を考慮して解釈する必要がある。


(イ)まず，本件明細書において，凸部分に求められる曲率半径の数値について述べた記載としては，段落【００   ５２】   に，「   …複数   の格子部材４０の好ましい断面が図７及び８に示されている。この好ましい断面は，第１の凹面部５４と，凸面部５６と，第２の凹面部５８を有する湾曲面５２を有している。各格子部材４０の凸面部５６の半径Ｒ２は好ましくは０．０２７５から０．０３５０インチの範囲である。」との記載があり，他にこの点に言及する記載はない。しかるところ，段落【００５２】の上記記載及び同記載に係る図８によれば，凸面部５６の頂部を含む湾曲面について，本件請求項１と同一の「０．０２７５から０．０３５０インチの範囲」の曲率半径とするものとされている。
(ウ)また，以下に述べるような本件明細書の記載を総合すれば，本件発明１において凸部分の曲率半径を上記数値範囲と特定することには，次のような技術的意義があることが理解できる。すなわち，本件発明１においては，「各格子部材は外側球体を画定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有する隆起した断面形状を持つ」（段落【００２３】）ものとすることで，「複数の格子部材の各々の頂部は０．００００１インチより小さい幅を有し」（段落【００２４】），「本発明のゴルフボール２０は，ゴルフボール２０の外側球体のランド領域を画定する各格子部材４０の頂部５０ラインだけを有している」（段落【００４８】）ものとなり，その結果，「本発明による管状の格子パターンの空気力学は，より大きな揚力と少ない空気抵抗を与え，これにより在来の同様な構成のゴルフボールより大きな距離を飛ぶゴルフボールとな」り（段落【００６３】），「本発明のゴルフボール２０はゴルフボール２０の最大範囲から所定の距離において小さい体積を有する。この小さい体積は低速時において空気境界層を捕捉するに必要とされる最小の量であり，一方，高速時において低い空気抵抗を与える」（段落【００６８】）こととなって，前記１(2)のとおりの本件発明１の目的（より大きな距離を得るための必要な乱流を生じさせるため，飛行中にゴルフボールの周りを取り囲む空気の境界層を捕捉する最小のランド領域を提供することを可能とすること）を達成するものであることが理解できる。そして，本件請求項１及び本件明細書の上記(イ)の記載においては，上記格子部材に係る「外側球体を画定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有する隆起した断面形状」を具体的に特定するものとして，凸部分の曲率半径を上記数値範囲にすることが特定されているものといえる。以上のような本件発明１の技術的意義に係る理解及び本件明細書の前記(イ)の記載を前提とすれば，本件発明１において，その断面が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」とは，ゴルフボールの外側球体のランド領域を画定する頂部に相当する部分であると解するのが相当である。
(エ)   これに   対し，原   告は，本   件発明１   の「凸部   分は０．   ０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成における「…を持ち」との文言は，…を持ち，かつ…以外も持つものを含むと解釈するのが自然であるから，上記構成は，凸部分のうち，頂部に限らない，いずれかの部分の曲率半径が上記数値範囲を満たせば足りるものである旨主張する。しかし，前記(ア)で述べたとおり，本件請求項１の記載によれば，本件発明１の上記構成は，「第１の凹部分と第２の凹部分の間に設けられた」「頂部を有」する部分である「凸部分」の「曲線の断面」が，上記数値範囲の曲率半径を有することを特定するものであることは明らかであるものの，その断面が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」の範囲（頂部に相当する部分か，頂部を含まない部分でも足りるか。）については，本件請求項１の記載自体から一義的に明らかであるとはいえないというべきであり，このことは，「…を持ち」との文言の一般的な解釈が原告主張のとおりであったとしても，異なるものではない。そして，本件明細書の記載やそこから理解される凸部分の曲率半径を特定することの技術的意義に鑑みれば，上記(ウ)のとおりの解釈が相当であることは，既に述べたとおりである。したがって，専ら上記「…を持ち」の文言を根拠とする原告の上記主張は，上記(ウ)の解釈を左右するものとはいえない。(オ)以上によれば，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成は，凸部分の頂部に相当する部分における曲率半径が上記数値範囲にあることを意味するものと解するのが相当である。
イ甲８及び９の記載について
前記(1)ウ及びエのとおり，甲８及び９には，ディンプルを有するゴルフボールにおいて，ディンプル（凹み）２０と周縁（周辺）１４との間の上縁部（上縁辺部）が丸みづけられ，その丸みづけられた上縁部（上縁辺部）の曲率半径が，本件発明１の凸部分の曲率半径である「０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）」の範囲を含む「約０．０２０～０．０８０インチ」であるものが記載されている。
しかし，甲８及び９記載のゴルフボールにおいて，本件発明１の「第１の凹部分と第２の凹部分の間に設けられた凸部分」に相当する部位は，上記丸みづけられた上縁部（上縁辺部）から周縁（周辺）１４を経て隣接するディンプル（凹み）２０の上縁部（上縁辺部）に至る部位であり，このうち，本件発明１における「ゴルフボールの最外部」である「頂部」に相当する部位は，上記上縁部（上縁辺部）ではなく，ゴルフボールの周縁（周辺）１４上にあるものといえる（甲８の第２図及び第３図，甲９の第２図及び第３図参照）。そして，当該周縁（周辺）１４の曲率半径がゴルフボールの半径に等しいものであることは明らかである。そうすると，前記ア(オ)のとおりの解釈を前提とする限り，甲８及び９には，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成についての記載はないものというほかない。
ウ小括


以上によれば，甲８及び９には，相違点２の「凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ」との構成が記載されているとは認められないから，その記載があることを前提として，甲１発明と甲３，４，８及び９の記載事項に基づいて，当業者は相違点２に係る凸部分の曲率半径に係る構成を容易に想到し得たとする原告の前記主張には理由がない。
(3)相違点２の「凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ」との構成は，甲１発明に，甲３，４，８及び９の記載事項に加え，甲１０，１６及び１７の記載事項を適用することにより，当業者が容易に想到し得た旨の原告の主張（前記第３の１(1)イ）について原告は，本件発明１の「凸部分は０．０７ｃｍ（０．０２７５ｉｎ）～０．０８８９ｃｍ（０．０３５０ｉｎ）の曲率半径を持ち」との構成について，凸部分の頂部における曲率半径が上記数値範囲にあることを意味するとの解釈（すなわち，上記(2)ア(オ)のとおりの解釈）を採ったとしても，当該構成は，甲１発明に，甲３，４，８及び９記載の上縁辺部の丸みを適用し，特に甲８及び９の上縁辺部の曲率半径を適用した上で，更に甲１０，１６及び１７の記載事項を適用し，ランドの幅をできるだけ細くして下限値であるゼロとすることにより，当業者が容易に想到し得た旨を主張する。しかしながら，甲３，４，８及び９に開示された「上縁辺部に丸みをつける技術」（更に，甲８及び９に開示された「丸みづけられた上縁辺部の曲率半径を約０．０２０～０．０８０インチ（０．５０８～２．０３２ｍｍ）の範囲とする技術」）は，いずれもゴルフボールの表面にディンプルとランドが存在し，ランドの両端にディンプルに続く端縁である上縁辺部がそれぞれ存在することを前提に，これらの上縁辺部に丸みをつけるという技術であるのに対し，甲１０，１６及び１７に開示された「ランドの幅をゼロにする技術」は，ゴルフボール表面のランドの領域をゼロにする技術であり，必然的にランドの両端の上縁辺部をなくすこととなるものであるから，甲１０，１６及び１７に開示された技術は，ランドの両端に上縁辺部が存在することを前提とする甲３，４，８及び９に開示の技術とは相容れないものというほかない。すなわち，仮に，甲１発明に，甲３，４，８及び９の記載事項を適用し，甲１発明の非窪み部分の両端にある上縁辺部に丸みをつけ，更に丸みづけられた当該上縁辺部の曲率半径を約０．０２０～０．０８０インチ（０．５０８～２．０３２ｍｍ）の範囲とすることができたとしても，これに対して更に甲１０，１６及び１７に開示された「ランドの幅をゼロにする技術」を適用し，非窪み部分の両端の上縁辺部をなくすように構成することは，そもそも甲１発明に甲３，４，８及び９の記載事項を適用して当該上縁辺部に上記曲率半径を有する丸みをつけたことの意味を失わせることとなるものといえる。
してみると，甲１発明に，甲３，４，８及び９に開示された「上縁辺部に丸みをつける技術」等を適用することまでは可能であるとしても，これに対して更に甲１０，１６及び１７に開示された「ランドの幅をゼロにする技術」まで適用することには阻害要因があるというべきであって，当業者が容易に想到し得たこととはいえないから，原告の上記主張には理由がない。
(4)まとめ
以上の次第であるから，原告主張の取消事由１は理由がなく，本件発明１について，甲１発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものとはいえないとした本件審決の判断に誤りがあるとは認められない。３   取消事由２（本件発明１について，甲１０発明に基づく進歩性判断（相違点ロに係る容易想到性判断）の誤り）について
原告は，本件審決が，甲１０発明との相違点ロに係る本件発明１の構成のうち，「凸部分は０．０７ｃｍ～０．０８８９ｃｍの曲率半径を持つ」との構成について，甲３，４，８及び９の記載事項から当業者が容易に想到し得たとすることは   できないとした   判断について   ，取消事由１   について述べたのと同様の理由（前記第３の１(1)ア及びイ記載の理由）により誤りである旨主張する。
しかし，原告の   取消事由１に係   る主張に理由が   ないことは，   上記２で述べたとおりであり   ，これと同様の理由   により，本件   発明１について，甲１０発明に基づい   て当業者が容易に想   到し得たものとはい   えないとした本件審決の判断に誤りはないものといえる。
したがって，原告主張の取消事由２も理由がない。
４取消事由３（本件発明２ないし８について，甲１発明又は甲１０発明に基づく進歩性判断の誤り）について
原告は，本件審決が，本件発明１を引用する本件発明２ないし８について，本件発明１と   同様に当業者   が容易に発明す   ることができ   たものとはいえないと   した判断につい   て，本件発明   １について当業者   が容易に発明できるものとはいえないとした前提において誤りである旨主張する。しかし，上記２及び   ３で述べたとおり，本件発明１につ   いて，甲１発明又は甲１０発明に   基づいて当業者が容易に想到し得た   ものとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由３も理由がない。
５結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。
よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官      鶴岡稔   彦
裁判官      大西勝   滋
裁判官      杉浦正   樹
（別紙）          本件明細書の図面
【図１】
【図４Ａ】
【図８】
【図１４】
【図１５】
（別紙）            甲８の図面
【第２図】
【第３図】
（別紙）            甲９の図面
【第２図】
【第３図】


平成２９年（行ヒ）第２２６号違法公金支出損害賠償請求事件
平成３０年１１月６日第三小法廷判決
主      文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき，被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理      由
上告代理人山本英雄ほか及び同緒方俊平ほかの各上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１本件は，大竹市（以下「市」という。）による市の土地の譲渡につき，市の住民である被上告人らが，当該譲渡は地方自治法２３７条２項にいう適正な対価なくしてされたにもかかわらず，同項の議会の議決によるものでないことなどから違法であるとして，同法２４２条の２第１項４号に基づき，上告人を相手に，当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすること等を求める住民訴訟である。２原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)市は，平成３年，市の財産である，市内の大願寺地区に所在する原判決別紙物件目録記載の土地（面積６万２０００．４３㎡。以下「本件土地」という。）から大竹港埋立ての土砂を採取し，跡地を住宅団地とする計画を立てた。市は，平成１０年１２月，本件土地の宅地造成事業を開始したが，同１５年，需要が少ないとの理由から上記事業を断念した。また，市は，平成１７年，本件土地を工業用地に転換する事業計画を立てたが，その事業も実現しなかった。市は，平成２０年２月，学校を統合して大願寺地区に移転し，本件土地を住宅地とする計画を表明した。
(2)市は，本件土地を売り払うこととし，平成２０年１０月１７日，本件土地につき，不動産鑑定士による同月１日時点の鑑定評価額と同額である１０億５４００万円を予定価格として公表し，一般競争入札に付したが，申込みをした者はいなかった。その後，市は，同年１１月１４日，本件土地につき，予定価格を非公表とし，再度一般競争入札に付したが，申込みをした者はいなかった。(3)ア大願寺地区には，平成２５年４月までに小中学校を移転することとされていたところ，市議会においては，防犯や児童生徒の安全のため，同地区に小中学校を移転するまでに本件土地が住宅地とされている必要があるという意見があった。
イ市は，平成２２年秋，本件土地について３回目の売却手続の開始を計画したが，その際，本件土地の一部についてでも買受けの応募があれば売払いが可能となるようにするため，応募者から土地利用計画等の事業実施に係る提案を受け，これらを審査して事業実施者を選定する手法であるプロポーザル方式を採用することとした。
市は，同年９月１７日，市が市議会の重要議題について全議員に対して議題の説明を行う会議である議員全員協議会において，大願寺地区に移転する小中学校の配置計画を説明したほか，本件土地の売払いについて，前回の入札時と異なり，一括ではなく４万㎡以上を購入するという条件で購入を希望する面積及び価格の提示を受けること，予定価格は非公表とすること，プロポーザル方式によって相手方を選定する方針であること等について説明した。
ウ市不動産評価審議会は，平成２２年９月，本件土地の現在の価格として，その評価額を４万㎡につき５億０５６６万円とした。
市は，同月３０日，本件土地について，予定価格を非公表として，プロポーザル方式により事業実施者を公募し，同年１０月１８日，本件土地が大規模であり近隣に類似する適切な取引事例が存在しないとして取引事例比較法による比準価格を採用せず，事業実施者が本件土地の造成及び販売に要する期間を考慮して５年後の価格を予測することとして，その予定価格を４億５６５７万１１６６円（４万㎡につき２億９４５８万円）と定めた。
エ平成２２年１０月２６日，上記ウの公募に対して１社から応募があったが，購入を希望する面積は４万㎡，価格は２億５８００万円であり，予定価格を約１２．４％下回っていた。その頃，本件土地から約２００ｍの距離にある大手企業の社宅跡地が売却され，宅地化されるという報道があり，上記応募をした会社は，同年１１月２４日，上記応募を撤回した。
(4)ア市は，本件土地について４回目の売却手続を行うこととし，不動産鑑定士に対して本件土地の鑑定評価を依頼し，平成２３年１０月１日時点の鑑定評価額を７億１３００万円とする鑑定書の提出を受けた（以下，この鑑定評価額を「平成２３年鑑定評価額」という。）。市不動産評価審議会は，同年１１月４日，本件土地の評価額を同額とした。そして，市は，同月８日，議員全員協議会において，本件土地につき４回目の売却手続を行うことを説明した。イ市は，平成２３年１１月９日，本件土地について，売払い最低面積を４万㎡，予定価格を非公表として，プロポーザル方式により事業実施者を公募し，同月１８日，本件土地全体の予定価格を，前記(3)ウの公募の際とおおむね同様の理由により，市不動産評価審議会の評価額より低い３億３７７７万８３４２円（以下「本件   予定価   格」と   いう。   ）と定   めた（   以下，   この公   募を「   本件公   募」と   いう。）。
ウエポックワン有限会社及びアオイ不動産有限会社（以下「エポックワンら」という。）は，平成２３年１１月２５日，共同で，本件土地全体を３億５０００万円で買い受け，宅地及び施設用地とするという内容で本件公募に応募した。他に応募した者はいなかった。
エ市長であったＡ（以下「Ａ市長」という。）は，平成２３年１２月５日，市を代表して，エポックワンらとの間で，大竹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大竹市条例第１９号。以下「本件条例」という。）３条の規定による市議会の議決を得ることを停止条件として，本件土地全体を３億５０００万円（以下「本件譲渡価格」という。）で譲渡する旨の土地売買仮契約（以下「本件仮契約」といい，これによる本件土地の譲渡を「本件譲渡」という。）を締結した。
(5)ア市は，平成２３年１２月８日，議員全員協議会において，市大願寺地区造成土地売払い事業の事業実施者にエポックワンらを選定し，本件土地全体を３億５０００万円で売却する予定であることを説明した。その際，市は，本件土地を売り渡す必要性と，本件予定価格が数年後の地価を想定して決定されたことについて説明した。


イ市は，本件譲渡価格が地方自治法９６条１項６号にいう適正な対価の範囲内であるという認識の下に，平成２３年１２月１２日，同項８号の委任を受けた本件条例３条に基づき，本件土地をエポックワンらに対し３億５０００万円で売り払う旨の議案（以下「本件議案」という。）を市議会に提出し，市議会は，生活環境委員会に審議を付託した。
市は，同日，生活環境委員会において，本件土地の鑑定評価額が７億円であること，本件予定価格が３億３７７７万８３４２円であることを説明し，同委員会は，本件議案を可決する議決をした。
ウ市議会は，平成２３年１２月１５日の本会議において，生活環境委員会の審査報告を基に，質疑及び討論を行い，本件議案を可決する議決（以下「本件譲渡議決」という。）をした。
上記本会議において，出席した議員からは，本件土地の鑑定評価額は１坪当たり約３万８０００円であるところ，本件譲渡価格では１坪当たり約１万８０００円で売却することになるなどの発言があった。
(6)市議会は，平成２４年１０月４日，決算特別委員会を開催し，平成２３年度土地造成特別会計決算（以下「本件決算」という。）の審議において，本件譲渡に関し，①本件土地の適正な対価は平成２３年鑑定評価額であるか否か，②本件譲渡が適正な対価なくしてされるものである場合に議会の議決があったか否か等について質疑及び討論を行った。
決算特別委員会は，本件決算を不認定とする議決をしたものの，市議会は，平成２４年１２月１４日，本会議において，本件譲渡による収入３億５０００万円を含め，本件決算を賛成多数により認定する議決（以下「本件決算議決」という。）をした。
３原審は，上記事実関係等の下において，本件譲渡は適正な対価なくしてされたものであるとした上，地方自治法２３７条２項の議会の議決の有無について要旨次のとおり判断して，Ａ市長に対する損害賠償請求をすることを求める被上告人らの請求のうち本件土地の適正な対価の下限であるという金額４億９９１０万円と本件譲渡価格との差額である１億４９１０万円に相当する部分を認容した。本件議案については，市議会において，本件譲渡価格が平成２３年鑑定評価額よりも低額であることが示された上で審議がされ，これを可決する本件譲渡議決がされたものである。しかし，本件議案が，地方自治法９６条１項６号ではなく，同項８号の委任を受けた本件条例３条に基づいて提出され，可決されたものであることに加え，本会議や生活環境委員会における審議の内容をみても，平成２３年鑑定評価額が適正な対価であることや，本件譲渡価格が適正な対価を下回ることを前提として譲渡の必要性及び相当性に関する討議がされたとは認められず，せいぜい代金額を含めた本件譲渡の妥当性についての議論がされたにとどまる。したがって，本件譲渡議決につき，本件譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを行うことを認める趣旨の議決がされたと評価することはできず，同法２３７条２項の議会の議決があったということはできない。また，本件決算議決についても，本件譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを行うことを認める趣旨の議決が事後に行われたものということはできない。
４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
(1)地方自治法２３７条２項は，条例又は議会の議決による場合でなければ，普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡し，又は貸し付けてはならない旨規定しているところ，同項の趣旨は，適正な対価によらずに普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付け（以下「譲渡等」という。）がされると，当該普通地方公共団体に多大の損失が生ずるおそれや特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれがあるため，条例による場合のほかは，適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ，当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断に委ねることとした点にあると解される。そうすると，同項の議会の議決があったというためには，財産の譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するというべきである（最高裁平成１５年（行ヒ）第２３１号同１７年１１月１７日第一小法廷判決・裁判集民事２１８号４５９頁参照）。もっとも，当該譲渡等が適正な対価によるものであるか否かは評価に関わる事項であって見解が分かれることもあり得るところ，当該譲渡等が適正な対価によるものであるとして議案が提出された場合であっても，議会において，これが適正な対価によらないものであることを前提として審議した上これを認める趣旨で当該議案を可決することに制約が存するものではないから，そのように提出された議案を可決する議決であるからといって，直ちに同項の議会の議決でないということはできないし，また，当該譲渡等が適正な対価によらないものである旨の議会の認識を明らかにした上でされた議決でなければ，同項の議会の議決でないということもできない。そして，上記のような同項の趣旨に鑑みると，当該譲渡等が適正な対価によるものであるとして普通地方公共団体の議会に提出された議案を可決する議決がされた場合であっても，当該譲渡等の対価に加えてそれが適正であるか否かを判定するために参照すべき価格が提示され，両者の間に大きなかい離があることを踏まえつつ当該譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上でこれを認める議決がされるなど，審議の実態に即して，当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは，同項の議会の議決があったものというべきである。(2)これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，市議会は，本件譲渡が適正な対価によるものであるとして提出された本件議案について，生活環境委員会において，本件土地の鑑定評価額が７億円であることや，本件予定価格が３億３７７７万８３４２円であることの説明を受け，本会議において，議員から平成２３年鑑定評価額と本件譲渡価格とでは坪単価が大きく異なることを指摘する趣旨の発言があった上で，本件譲渡議決をしたというのである。そうすると，市議会は，本件議案について，相応の根拠を有する平成２３年鑑定評価額と本件譲渡価格との間に大きなかい離があることを踏まえて審議し，これを可決する議決をしたものということができる。


さらに，市は，学校を統合して大願寺地区に移転し，同地区に所在する本件土地を住宅地とする計画を表明しており，市議会においては，防犯や児童生徒の安全のため，同地区に小中学校が移転する平成２５年４月までに本件土地が住宅地とされている必要がある旨の意見があったところ，本件土地については，２回一般競争入札に付されたが申込みはなく，その後に実施された公募においては大幅に減額された予定価格を下回る応募しかなかった上，その応募も撤回されたのであり，更にその後，本件公募によりエポックワンらが事業実施者として選定されたという経緯を経て本件仮契約の締結に至ったものである。そうすると，市議会においては，本件土地を譲渡して住宅地とする必要があったにもかかわらず，容易に本件土地を売り払うことができなかったという経緯を踏まえて本件議案の審議がされたものというべきであり，本件譲渡が適正な対価によらずにされたものであったとしてもこれを行う必要性や妥当性に係る事情が審議に表れているということができる。本件譲渡議決に係る審議の実態がこのようなものであったことは，本件決算を認定する本件決算議決がされたことに照らしても明らかである。以上の事情を総合的に考慮すれば，本件譲渡議決に関しては，市議会において，本件譲渡価格に加えて平成２３年鑑定評価額を踏まえた上で，本件譲渡が適正な対価によらずにされたものであったとしてもこれを行う必要性と妥当性についても審議がされており，審議の実態に即して，本件譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを行うことを認める趣旨でされたものと評価することができるから，本件譲渡議決をもって，地方自治法２３７条２項の議会の議決があったということができる。
(3)そして，本件譲渡の方式等についてみても，前記事実関係等に照らせば，プロポーザル方式により本件公募をし，エポックワンらを選定した経緯等に関し，Ａ市長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことをうかがわせる事情は存しない。
したがって，本件譲渡に財務会計法規上の義務に違反する違法はなく，Ａ市長は，本件譲渡に関して，市に対する損害賠償責任を負わないというべきである。５以上と異なる原審の前記判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして，以上に説示したところによれば，上記部分に関する被上告人らの請求は理由がなく，これを棄却した第１審判決は相当であるから，上記部分につき，被上告人らの控訴を棄却することとする。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官山崎敏充，同宮崎裕子の各補足意見がある。
裁判官山崎敏充の補足意見は，次のとおりである。
私は，本件譲渡について地方自治法２３７条２項の議決があったということができるとする法廷意見に賛成するものであるが，本件の事実関係に照らし，そもそも本件譲渡が適正な対価なくしてされたといえるかという点についていささか疑問を感じるので，若干の意見を付加しておきたい。
本件譲渡に至った経過をみると，市は，本件土地を対象とした宅地造成事業等の計画が頓挫した後，この地区に学校を統合移転し，本件土地を住宅地とする計画を表明して，その売却を試みたが，２度にわたって実施した一般競争入札による売却が不首尾に終わった結果を踏まえ，平成２２年１０月に行われた３回目の売却に際し，本件土地の住宅地造成と販売の事業実施者を公募するプロポーザル方式を採用することとし，最低売却面積を４万㎡とし，市の不動産評価審議会による評価額が４万㎡で５億０５６６万円であったにもかかわらず予定価格（非公表）を本件土地全体で４億５６５７万余円（４万㎡につき２億９４５８万円）と定めて公募を実施したところ，１社が応募したものの，その応募価格は４万㎡で２億５８００万円と上記予定価格を約１２．４％下回るものであり，しかも，その応募はその後近隣の大手企業の社宅跡地の売出しの報道がされた後に撤回されたというのである。そして，その結果を受けて更に平成２３年１１月に至って４回目の売却が試みられ，その際，不動産鑑定士による平成２３年鑑定評価額が７億１３００万円であったものの，予定価格（非公表）を３億３７７７万８３４２円と定めて前回同様のプロポーザル方式による本件公募が行われ，応募価格３億５０００万円をもって唯一公募に応じたエポックワンらに対し，同価格をもって本件譲渡が行われたというのである。


平成２９年１１月２８日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００３８号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第１０８３４号）
口頭弁論終結日平成２９年１０月３日
判決
控訴人   （一審   原告）         株式会   社コア   アプリ同補佐人弁理   士        古志達   也被控訴   人（一   審被告）          ＫＤＤ   Ｉ株式会   社同訴訟代   理人弁   護士         辻居幸   一
高石秀   樹
山本飛   翔
同補佐人弁理士          鈴木信   彦
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，４１２万７７６０円及びこれに対する平成２７年１０月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の経緯等
(1)本件は，発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム，入力支援コンピュータシステム」とする本件特許権を有する控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人が販売するスマートフォン「ＰＴＬ２１」（被控訴人製品）にインストールされているソフトウェア（本件ホームアプリ）及び被控訴人製品が本件特許権を侵害すると主張して，民法７０９条に基づき，損害賠償金４１２万７７６０円（特許法１０２条３項により算定される損害額５億８９６８万円の一部である３９３万１２００円と弁理士費用１９万６５６０円の合計額）及びこれに対する不法行為後の日（被控訴人に対する通知書到達の日の翌日）である平成２７年１０月３０日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(2)原審は，①本件ホームアプリは構成要件Ｅを充足しないし，本件ホームアプリの構成は本件発明１と本質的部分において相違するから，本件ホームアプリは，本件発明１及び３の技術的範囲に属しない，②本件ホームアプリをインストールした被控訴人製品は，本件特許の特許請求の範囲請求項３を引用する本件発明４及び５の技術的範囲に属しないと判断して，控訴人の請求を棄却した。(3)控訴人は，原判決を不服として控訴した。
２前提事実
本件の前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠により認められる事実）は，下記(1)～(4)のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２の１に記載のとおりである。
(1)原判決２頁１１行目の「その特許出願の願書に添付された明細書及び図面」の後に「〔甲２〕」を挿入する。
(2)原判決５頁２０行目～２２行目を，次のとおり改める。「（４）前記入力手段を介して，前記開始動作命令の受信に対応する，前記命令ボタンが利用者によって離されたことによる終了動作命令を受信すると，前記出力手段へ表示している前記メニュー情報の表示を終了すること，」(3)原判決５頁２４行目～２６行目を，次のとおり改める。「Ｇ：（４）前記入力手段を介して，前記開始動作命令の受信に対応する，前記命令ボタンが利用者によって離されたことによる終了動作命令を受信すると，前記出力手段へ表示している前記メニュー情報の表示を終了すること，」(4)原判決６頁３行目に「請求項３」とあるのを「請求項１及び３」と改める。
３争点
本件の争点は，原判決「事実及び理由」欄の第２の２に記載のとおりである。
４争点に関する当事者の主張
本件の争点に関する当事者の主張は，下記(1)及び(2)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２の３に記載のとおりである。
(1)当審における控訴人の補充主張
ア争点(1)イ（「ポインタ」〔構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ〕の充足性）について(ｱ)本件明細書の記載及び当業者の技術常識（甲１９，３９～４２，４６，乙６）によると，本件発明１において，「カーソル」とは，「出力手段である画面上に表示され，画面上の特定の位置を指し示す記号等であって，状況によって形状が変化したり，消えることがあるもの」であり，「ポインタ」とは，「このカーソルに対応するものであって，単一もしくは複数種類のポインティングデバイスに対応したコンピュータプログラムを作成するため，仮想的に存在するポインティングデバイスであり，その位置を記憶手段に記憶するもの」である。(ｲ)被控訴人製品は，画面上の特定の位置を指し示す記号等である「カーソル画像」を３種類表示している（甲３８の１・２）。そして，被控訴人製品を含むコンピュータが出力手段である表示画面に「カーソル画像」を表示するためには，基準となる「ポインタの座標位置」が記憶手段に記憶されて，情報処理の対象となる必要があるから，被控訴人製品は，「ポインタの座標位置」を有している。これは，「開発者向けオプション」を選択し，「ポインタの位置を表示」を有効にした際に表示される，画面左上の「ポインタの座標位置」の数値が変化すること（甲７の１・２，甲２６の１・２）からも，裏付けられる。また，被控訴人製品の本件ホームアプリにおいて表示された「カーソル画像」は，マウス，タッチパネルのいずれからも操作することができるから，本件ホームアプリは，複数のポインティングデバイスからの入力に対応しており，そのためには，ハードの違いを吸収するために「ハードウエアの仮想化」による抽象化が必要である。したがって，被控訴人製品の基本ソフトは，ハードウエア抽象化レイヤのコンピュータプログラムにおいて，仮想的に存在するポインティングデバイスを有している。
以上によると，被控訴人製品は，本件発明１の「ポインタ」の構成を有する。(ｳ)被控訴人は，本件発明１は，「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示する」ものであるとともに，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる」ものであり，「操作メニュー情報がポインタにより指定される」ものであると主張するが，「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示する」は，本件特許の特許請求の範囲請求項１においては，「操作メニュー情報」の説明（修飾詞）であり，「ポインタ」の説明ではない。
また，本件明細書【０００４】の「マウスポインタ」は，入力手段がマウス環境の場合に限定された「カーソル画像」の名称であるから，この「マウスポインタ」の記載により，マウス以外にもキーボードやタッチパネル等を想定した本件発明１の「ポインタ」を限定することはできない。


さらに，本件明細書【００１２】は，「ポインタの座標位置」と，絵記号である「カーソル（マウスカーソル）」の位置関係を記載したものであり，「ポインタ」自体の説明ではなく，「ポインタ」自体が「カーソル（マウスカーソル）」であるとは読めない。
イ争点(1)オ（「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」〔構成要件Ｅ〕の充足性）につ
いて
本件ホームアプリは，次のとおり，構成要件Ｅを充足する。(ｱ)ａ構成要件Ｅの「ポインタの位置を移動させる命令を受信する」のは，構成要件Ｃ１の「処理手段」であり，これに該当するＣＰＵ（中央演算装置）が受信したり，処理できるのは，「情報（データ・電気信号）」である。本件明細書【００２０】にも，「『入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する』とは，入力手段としてのポインティングデバイスから，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる命令（電気信号）を処理手段が受信することである」と記載されており，処理手段が入力手段から受信する「ポインタの位置を移動させる命令」は，「情報（データ・電気信号）」である。
また，本件明細書【００７９】には，マウス・キーボード環境において，電気信号である「ポインタの座標位置を移動させる命令」は，ドラッグ操作等により，入力手段のマウス・キーボードから処理手段が受信することが記載されている。そして，本件明細書【００１１】には，「『入力手段』とは，例えばキーボード，マウス，タッチパネル等」と記載され，入力手段にはタッチパネルが含まれるところ，タッチパネル環境とマウス・キーボード環境とでは，ドラッグ＆ドロップ操作を開始するために行う入力手段の操作が異なっている。以上によると，構成要件Ｅの「ポインタの位置を移動させる命令」は，「情報（データ・電気信号）」であって，「（処理手段が）入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」には，少なくとも「（処理手段が）ドラッグ＆ドロップ操作を開始させる命令（電気信号）を受信する」ことが含まれる。なお，原判決は，本件発明１の「ポインタ」とは，出力手段である画面上に表示され，画面上の特定の位置を指し示す記号等であって，座標位置を有し，入力手段を用いてその位置を移動させることが可能なものをいうと判断したが，仮に原判決のように，「ポインタ」が画面上に表示されるものと解釈しても，上記のとおり，本件明細書【００２０】に「ポインタの位置を移動させる命令」の定義が明確に記載されていることから，「ポインタの位置を移動させる命令」の上記解釈は左右されない。
ｂタッチパネル環境では，ドラッグ＆ドロップ操作を開始するために行う入力手段の操作は，ロングタッチ操作である。
ｃ原判決認定のとおり，被控訴人製品では，「左右スクロールメニュー表示は，利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり」，これは，タッチパネル環境においてドラッグ＆ドロップ操作を開始するために行う入力手段の操作であるから，被控訴人製品は，構成要件Ｅの「（処理手段が）入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」を充足する。
(ｲ)原判決は，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」とは，利用者が画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作を行うことを意味すると判断したが，仮にこの原判決の解釈を前提としても，被控訴人製品は，構成要件Ｄの「開始動作命令」を受信した後に，電気信号として「ポインタの位置を移動させる命令」を受信している。
すなわち，被控訴人製品は，被控訴人製品に触れていないペン（指）が，被控訴人製品のタッチパネルのアイコン画像に触れると，①このアイコン画像とは画面上の別の位置にあった「矢印」であったカーソル画像（甲３８の１の０分１０秒頃の映像参照）が，その位置を移動することなく，「外枠が白い円形」のカーソル画像（甲３８の１の０分２０秒頃の映像参照）に変化し，続いて，②この「外枠が白い円形」のカーソル画像は消え，先にペン（指）が触れたアイコン画像上に，「全体が白い円形」のカーソル画像（甲３８の１の０分２７秒頃の映像参照）が表示される。カーソルが状況によって形状が変化することがあることは，当業者の技術常識であるから（甲３９，４２，乙６），上記①から②のとおり，「カーソル画像」が移動している以上，これが指し示している「ポインタの座標位置」も移動している。このように，被控訴人製品は，「離れた指がタッチパネルの特定の位置に触れる利用者の行為」によって，入力手段を介して，甲３８の１の０分２０秒頃の「開始動作命令」（構成要件Ｄ）と，同０分２７秒頃の「ポインタの位置を移動させる命令」（構成要件Ｅ）の二つを続けて受信している。
(ｳ)被控訴人製品が，構成要件Ｅの「ポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を表示する」構成を充足することを，図１を用いて説明すると，次のとおりである。
（図１）
被控訴人製品は，図１のとおり，①本件発明１の「開始動作命令」を受信すると，②円形のカーソル画像に，カーソルの形状を変化させる。続いて，③「ポインタの位置を移動させる命令」を受信すると，④円形のカーソルの表示位置を変更する。そして，基本ソフトであるAndroidOS   は，「タッチイベント」を発生させる。
すると，本件ホームアプリの「onTouchEvent」のコンピュータプログラムが，「ACTION_DOWN」と呼ばれるデータと，「タッチ位置」，すなわち「ポインタの座標位置」を取得する。これを「ジェスチャーディテクタ」と呼ばれるコンピュータプログラムに渡すと，０．６秒後に⑤「操作メニュー情報」を表示する構成である。このように，被控訴人製品の基本ソフトであるAndroidOS   と，本件ホームアプリの組合せは，本件発明１の「開始動作命令」を受信した後に，「ポインタの位置を移動させる命令」を受信すると，０．６秒後に「操作メニュー情報」を表示する構成であるから，構成要件Ｅの「ポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を表示する」を充足する。
(ｴ)原判決は，操作メニュー情報について，ロングタッチすることにより表示されるものであり，画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作により表示されるとは認められないと判断したが，ロングタッチは，操作であって，命令（電気信号）ではない。また，本件発明１のコンピュータプログラム及び本件ホームアプリにおいて，処理手段がポインティングデバイスから受信する電気信号は，「カーソルをどの方向にどれだけ動かせばよいのか」と「クリックされたか（ボタンが押された，離された）」といった２種類の情報の元となる電気信号であり（甲４１），処理手段は，「利用者がロングタッチ操作を行ったという電気信号」を受信するわけではない。「タッチによる電気信号」と「タッチしたままの状態を表す電気信号」という，入力手段からの複数の電気信号によって，処理手段が「ロングタッチ操作である」と判断しているにすぎない。


被控訴人製品の処理手段が実行している，本件ホームアプリなどのアプリケーションソフトは，「タッチイベント」と呼ばれる仕組みによって，入力手段から入力された電気信号から得た「データ」や「情報」を，被控訴人製品の基本ソフトである「AndroidOS」から取得するが，「タッチイベント」から取得できる利用者の操作は，「タッチダウン」（タッチパネルから離れている指がタッチパネルに触れたこと），「タッチアップ」（タッチパネルから指が離れたこと），「ムーブ」（タッチパネルに触れている指が動いたこと）の３種類である。そして，被控訴人製品を含め，アプリケーションソフトの内部に「onTouchEventメソッド」と呼ばれるコンピュータプログラムを用意することにより，入力手段からのデータが含まれる「MotionEventクラス」と呼ばれるデータを基本ソフト（AndroidOS）から取得し，「MotionEventクラス」に記憶されている「アクション種別」のデータを読み出し，「アクション種別」が「MotionEvent.ACTION_DOWN」（以下，単に「ACTION_DOWN」ともいう。）であれば，利用者の行為が「タッチダウン」であり，「MotionEvent.ACTION_MOVE」（以下，単に「ACTION_MOVE」ともいう。）であれば，利用者の行為が「ムーブ」であると認識し，出力手段の表示を変える等の情報処理を実行することができる。また，被控訴人製品のコンピュータプログラムが取得する「MotionEventクラス」のデータには，必ず「タッチ位置」のＸＹ座標が含まれる（以上につき，甲４４）。被控訴人製品のタッチパネルに，離れていた指が触れると，前記のとおり，被控訴人製品の処理手段は，「開始動作命令」及び「ポインタの位置を移動させる命令」を受信して，最後にタッチしていた以前のタッチ位置から「カーソル画像」が移動するが，このときの利用者の行為は「タッチダウン」である。そこで，被控訴人製品の処理手段が，「開始動作命令」及び「ポインタの位置を移動させる命令」を受信すると，アプリケーションソフトは，「ACTION_DOWN」及び「タッチ位置」を含む「MotionEventクラス」のデータを取得する。また，被控訴人製品では，「ロングタッチ操作」や「タップ操作」，「スライド操作」といった操作を「ジェスチャー」として分類し，単一又は複数の「タッチダウン」，「ムーブ」，「タッチアップ」といった，利用者が行った単純な行為と，タッチ位置の組合せ（を表す電気信号）に基づいて，処理手段が「ジェスチャー」を認識する。そして，処理手段がジェスチャーを認識すると，それぞれの操作に応じたジェスチャーイベントが発生する（以上につき，甲４４）。
被控訴人製品のアプリケーションソフトが「ジェスチャーイベント」を取得するためには，「onTouchEventメソッド」のコンピュータプログラムの内部に，「ジェスチャーディテクタ」のコンピュータプログラムを設置（記述）する。そして，ジェスチャーディテクタが「長押し（ロングタッチ操作）」を認識すると，アプリケーションソフトの開発者が用意した「onLongPressメソッド」のコンピュータプログラムを処理手段が実行する。本件ホームアプリにおいて，「操作メニュー情報」である「左右スクロールメニュー表示」は，この「ジェスチャーディテクタ」の「onLongPressメソッド」を利用して，実現している。


被控訴人製品が搭載しているAndroidOS   の一部として開発された「ジェスチャーディテクタ」のソースコード（甲４５）によると，gestureDetector（ジェスチャーディテクタ）のonTouchEventメソッドは，８頁４９０行～１１頁６８０行に記載されており，８頁４９０行から１行ずつ実行され，同頁５２０行からは，アクション種別ごとに異なった処理となる。アクション種別が「ACTION_DOWN」の場合には，９頁５５４行～５９０行が実行されるが，このうち，９頁５８６行～５８７行の「mHandler.sendEmptyMessageAtTime(LONG_PRESS,mCurrentDownEvent.getDownTime()+TAP_TIMEOUT+LONGPRESS_TIMEOUT);」が実行されると，本件ホームアプリで利用される，パンテックワイヤレスが用意した「onLongPressメソッド」が呼び出され，「左右スクロールメニュー表示」（操作メニュー情報）が表示される。「mHandler.sendEmptyMessageAtTime」は，次の処理を示すデータを，指定する時間に他のコンピュータプログラムに送信するメソッドであり，データを送信する時間は，「mCurrentDownEvent.getDownTime()+TAP_TIMEOUT+LONGPRESS_TIMEOUT」によって指定される。「mCurrentDownEvent.getDownTime()」は，タッチダウンによって指が触れた時間である。「TAP_TIMEOUT」と「LONGPRESS_TIMEOUT」は，あらかじめ定義されたミリ秒単位の数値であり，「getTapTimeoutメソッド」のソースコード（甲４８）及び映像（甲３８の１）によると，その合計は０．６秒と考えられる。タップ操作及びスライド操作は，「離れていた指が，タッチパネルに触れる行為」（ACTION_DOWN）によって，「カーソル画像」が移動を終えた後に，追加して，利用者が指を離したり（ACTION_UP），大幅に動かしたり（ACTION_MOVE）といった別の行為を行う操作である。これらの利用者の追加の行為によって，甲４５の１０頁６１３行や１１頁６６８行の「mHandler.removeMessage(LONG_PRESS);」の情報処理が実行されると，「０．６秒後に『操作メニュー情報』を表示する情報処理」を中止する。このように，タップ操作やスライド操作においては，一旦開始した「０．６秒後に『操作メニュー情報』を表示する情報処理」を，利用者が追加の行為を行って中止しているにすぎない。利用者が追加の行為を行って，「操作メニュー情報」の表示を中止できることは，ソフトウェア開発上の単なる設計事項である。また，本件明細書の【図５】には，マイクロソフト社のWindows等の基本ソフトに見られる「プルダウンメニュー」が示されており，例えば，「ファイル（Ｆ）」の部分にマウスカーソルを移動してから，マウスの左ボタンを押すと，「ファイル（Ｆ）」の直下に，ファイルに関する「プルダウンメニュー」のメニュー画像が表示され，マウスのボタンを押したまま，マウスカーソルを，所望するメニュー画像の範囲に移動してから，マウスのボタンを離すと，所望するメニュー画像に関連付いた命令が実行される。この操作において，処理手段は，まず「マウスの左ボタンを押す」ことによる「開始動作命令」を受信し，続いて「マウスカーソルを，所望するメニュー画像の範囲に移動」といった，「ポインタの位置を移動させる命令」を受信するが，「操作メニュー情報」を表示しない。このように，本件明細書の【図５】は，「プルダウンメニュー」を表示している「データ状態」において，「操作メニュー情報」を表示しないものであるから，本件発明１の技術的範囲に属するコンピュータプログラムが「開始動作命令」を受信した後に「ポインタの位置を移動させる命令」を受信したときであっても，必ず「操作メニュー情報」を表示しなければならないというものではなく，「データ状態」に基づいて「操作メニュー情報」が表示されない場合があり得ることを示している。請求項１にも「ポインタの位置を移動させる命令を受信すると…常に，『操作メニュー情報』を…表示すること」とは記載されていないのであって，ポインタの位置を移動させる命令を受信した場合に，「操作メニュー情報」の表示処理を行う場合もあれば，行わない場合もある製品は，表示処理を行っているのであるから，構成要件Ｅの「ポインタの位置を移動させる命令を受信すると…『操作メニュー情報』を…表示すること」を満たしている。(ｵ)被控訴人製品は，「ポインタの位置を移動させる命令」を受信した時点で，左端の頁を表示していると，右側に「操作メニュー情報」が表示されるが，左側には表示されない。右端の頁を表示していると，左側に「操作メニュー情報」が表示されるが，右側には表示されない。それ以外であれば，左右両側に「操作メニュー情報」が表示される。
したがって，「ポインタの位置を移動させる命令」を受信した時点の「データ状態」である「ページ番号」に基づいて，「操作情報」及び「操作メニュー情報」を特定して画面に表示していることは，明らかである。
(ｶ)以上によると，被控訴人製品にインストールされたAndroid   OSと，本件ホームアプリの組合せは，構成要件Ｅの「（２）前記入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると，当該受信した際の前記記憶手段に記憶されているデータの状態を特定し，当該特定したデータ状態を表すデータ状態情報に関連付いている前記操作情報を特定し，当該特定した操作情報における操作メニュー情報を，前記記憶手段から読み出して前記出力手段に表示すること，」を充足する。ウ争点(1)ウ（「操作メニュー情報」〔構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ〕の充足性）につ
いて
本件ホームアプリは，ロングタッチをすると「左右スクロールメニュー表示」を表示するが，「左右スクロールメニュー表示」は，画面に表示するページを「隣接したページ」に変更するスクロール命令にあたり，その対象となる「隣接したページ」の一部を表示したものであるから，「実行される命令の…対象を小さな絵…で表現した画像データ」（本件明細書【００１２】）である。
したがって，本件ホームアプリの「左右スクロールメニュー表示」は，本件発明１の「操作メニュー情報」を充足する。


エ争点(1)ア（「データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」〔構成要件Ａ２，Ｃ２〕の充足性）について文献（甲３４，３５）によると，当業者は，構成要件Ａ２の「データ入力」とは電気回路に数値などを与えることを意味するものと理解する。そして，座標位置は，Ｘ軸とＹ軸の数値の組合せにより，座標における特定の位置を表すものであるから，「座標データ」であり，「ポインティングデバイス」を入力手段として「座標データ」を入力することは，「データ入力」に該当する。本件ホームアプリは，被控訴人製品の入力手段であるタッチパネルから，タッチ位置のＸＹ座標データを入力して操作するコンピュータプログラムであるから，データ入力が行われる際に実行されるコンピュータプログラムである。また，本件ホームアプリは，スクロール命令が実行される座標データの範囲を「操作メニュー情報」の画像として表示することにより，視覚的に利用者の「タッチ位置のＸＹ座標」のデータ入力を支援しており，スクロール命令によって画面中央に表示する「ページ番号」の数値データの入力を支援している。したがって，本件ホームアプリは，「利用者が…データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」であり，構成要件Ａ２，Ｃ２を充足する。オ争点(1)エ（「命令ボタン」〔構成要件Ｄ〕の充足性）について甲３８の１・２によると，被控訴人製品の基本ソフトであるAndroidOS   を実行している処理手段が，「命令ボタン」に相当する被控訴人製品のタッチパネルに内包されたタッチセンサから「開始動作命令」の電気信号を受信していることは明らかであるから，被控訴人製品は構成要件Ｄを充足する。
「命令ボタン」は，入力手段における要素であるところ，タッチパネルに内包されたタッチセンサは，押すことを電気信号に変換する入力手段であるから，「命令ボタン」に相当する。
(2)被控訴人の主張
ア争点(1)イ（「ポインタ」〔構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ〕の充足性）について本件発明１は，「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示する」こと（構成要件Ｂ），「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信」すること（構成要件Ｅ），「入力手段を介して前記出力手段に表示した操作メニュー情報がポインタにより指定される」こと（構成要件Ｆ）を特徴とする発明である。
特許請求の範囲の文言を自然に解釈する限り，本件発明１は，「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示」するものであるとともに，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる」ものであり，「操作メニュー情報がポインタにより指定される」ものであるから，本件発明１の「ポインタ」とは，出力手段である画面上に表示され，何かの位置を指し示すものであり，その位置を「入力手段を介して…移動させる」ものである。このような解釈は，本件明細書の記載（【０００３】，【０００４】，【００１２】，【００７９】，【図５】）や，当該分野の辞典（乙６）の「ポインタ」の定義，本件特許の出願日以前に頒布された多数の特許公報（乙７～１４）の「ポインタ」の理解とも整合する。
イ争点(1)オ（「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」〔構成要件Ｅ〕の充足性）につ
いて
(ｱ)本件明細書の記載（【００２０】，【００７９】）に加え，本件発明１における「ポインタ」が画面上に表示され，画面上の特定の位置を指し示すものをいうことに鑑みると，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」とは，利用者が画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作を行うことを意味すると解される。
そうであるところ，本件ホームアプリにおいて，控訴人が「操作メニュー情報」に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は，利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであって，画面上に表示されているショートカットアイコン並びに青い線の交点及び白い円形の画像の位置を移動させる命令を受信すると表示されるものではないから，構成要件Ｅ（「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」）を充足しない。
(ｲ)仮に本件発明１の「ポインタ」は画面上に表示される必要はないという控訴人の主張を前提としても，本件ホームアプリは，タップ操作やスライド操作の際のポインタの座標位置を書き換える命令を受信すると左右スクロールメニューを表示するものではなく，ロングタッチがあったとき（一定時間タッチした状態を継続したとき）に左右スクロールメニューを表示するものであるから，「ポインタの座標位置を書き換える命令」が本件発明１の「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」に当たるとしても，この「命令を受信すると」左右スクロールメニューを出力手段に表示するものではない。したがって，構成要件Ｅを充足しない。ウ争点(1)ウ（「操作メニュー情報」〔構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ〕の充足性）につ
いて
控訴人が「操作メニュー情報」に相当すると主張する「左右スクロールメニュー表示」は，隣のホーム画面にスクロールするという命令を利用者が理解できるように何らかの表示がされているものではないから，「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示するための画像データ」ではなく，本件発明１の「操作メニュー情報」に相当しない。エ争点(1)ア（「データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」〔構成要件Ａ２，Ｃ２〕の充足性）について本件ホームアプリは，ホーム画面（ホームスクリーン）をカスタマイズするプログラムであり（甲６），控訴人主張の「左右スクロールメニュー表示」が表示される機能は，ホーム画面に表示されているアイコンを隣のホーム画面に移動する操作を実現するプログラムであり，何らかの「データ入力」を支援するプログラムではないし，「データ入力を行う際に実行される」プログラムでもないから，本件発明１の「入力支援コンピュータプログラム」に該当しない。
タッチパネルを介して座標を入力する機能は，本件ホームアプリとは別の入力アプリケーションによるものであるし，「左右スクロールメニュー表示」が表示される機能も座標の入力支援とは関係がない。
オ争点(1)エ（「命令ボタン」〔構成要件Ｄ〕の充足性）について特許請求の範囲の文言や本件明細書の記載（【００７９】）によると，本件発明１は，「命令ボタン」を押し続けている間に，画面上の「ポインタ」を移動して所望の「出力手段に表示した操作メニュー情報」を指定するものであるから，「命令ボタン」とは，「ポインタ」と別個の構成要素であり，それが画面上に表示されるボタンであるとしても，少なくとも「ポインタ」と別個に用意されたものである。被控訴人製品には，「ポインタ」と別個に用意された「命令ボタン」が存在しないし，「タッチセンサ」は入力手段自体であることから，この点においても「命令ボタン」に相当しない。
第３当裁判所の判断


当裁判所は，本件ホームアプリは構成要件Ｅを充足しないし，本件ホームアプリの構成は本件発明１の構成と均等なものとはいえないから，本件ホームアプリは，本件発明１及び３の技術的範囲に属しないし，これをインストールした被控訴人製品は，本件特許の特許請求の範囲請求項１及び３を引用する本件発明４並びに５の技術的範囲に属しない，したがって，控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり，本件控訴は棄却すべきものと判断する。その理由は，下記１のとおり原判決を補正し，下記２のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を示すほかは，原判決「事実及び理由」欄の第３に記載のとおりである。
１原判決の補正
原判決１６頁１５行～２２頁２６行を，次のとおり改める。「１争点(1)オ（「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」〔構成要件Ｅ〕の充足性）について
(1)文言侵害の成否
ア本件明細書（甲２）には，以下の記載がある。
(ｱ)技術分野
【０００１】
本発明は，マウスに代表されるポインティングデバイス等の入力装置を利用して，コンピュータシステムにおけるシステム利用者の入力行為を支援するためのコンピュータプログラムに関するものである。
(ｲ)背景技術
【０００２】
ＧＵＩ（GraphicalUserInterface）環境のコンピュータシステムでは，システム利用者の入力行為を支援するために様々な工夫がなされている。例えば，プログラムの実行中にコンピュータの入力装置であるマウスを右クリックすることにより操作コマンドのメニューが画面上に表示される「コンテキストメニュー」や，マウス操作の一種である「ドラッグ＆ドロップ」等が存在する。
【０００３】
「コンテキストメニュー」は，マウスを右クリックすることにより，マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンドのメニューが表示されるものであり，必要な場合に操作コマンドのメニューを画面上に表示させるという点でシステム利用者にとって有益である。しかしながら，「コンテキストメニュー」は，マウスの右クリックで簡単にコマンドのメニューが表示されるものの，マウスの左クリックを行う等するまではずっとメニューが画面に表示され続ける。また，利用者が間違って右クリックを押してしまった場合等は，利用者の意に反してメニューが画面上に表示されてしまうので不便である。
【０００４】
一方，「ドラッグ＆ドロップ」とは，画面上でマウスポインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマウスの左ボタンを押し，そのままの状態でマウスを移動させ，別の場所でマウスの左ボタンを離すマウス操作である。この「ドラッグ＆ドロップ」は，データ等の「切り取り」と「貼り付け」を同時に行う操作，例えば，ディスク内でのファイル移動や，アプリケーションソフト間でのデータのカット＆ペースト操作などに用いられている。しかしながら，「ドラッグ＆ドロップ」は，ドラッグしたポインタ位置からドロップしたポインタ位置まで画面をスクロールさせるような一時的動作には向いているが，継続的な動作，例えば，移動させる位置を決めないで徐々に画面をスクロールさせていくような動作に適用させるのは難しい。
【０００５】
また，以下の特許文献１には，コマンドメニュー表示方法に関する技術が開示されている。しかしながら，当該技術も「ドラッグ＆ドロップ」の応用技術としてのコマンドメニュー表示方法であり，継続的な動作の実行に適用させるのは難しい。
【特許文献１】特開２０００－３３９４８２号公報
(ｳ)発明が解決しようとする課題
【０００６】
本発明の解決しようとする課題は，システム利用者の入力を支援するための，コンピュータシステムにおける簡易かつ便利な入力の手段を提供することである。特に，利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ，必要である間についてはコマンドのメニューを表示させ続けられる手段の提供を目的とする。
(ｴ)課題を解決するための手段
【０００８】
（１）そこで，上記課題を解決するため，本発明に係る入力支援コンピュータプログラムは，情報を記憶する記憶手段と，情報を処理する処理手段と，利用者に情報を表示する出力手段と，利用者からの命令を受け付ける入力手段とを備えたコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラムであって，利用者が前記入力手段を使用してデータ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラムである。
【０００９】
また，当該コンピュータシステムの前記記憶手段は，ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示するための画像データである操作メニュー情報と，当該操作メニュー情報にポインタが指定された場合に実行される命令と，を関連付けた操作情報を１以上記憶している。
【００１０】
そして，当該コンピュータシステムの前記処理手段に，（１）前記入力手段を介して，前記入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を受信した後から，利用者によって当該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令を受信するまでにおいて，以下の（２）及び（３）を行うこと，（２）前記入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると，前記操作メニュー情報を前記記憶手段から読み出して前記出力手段に表示すること，（３）前記入力手段を介して，当該出力手段に表示した操作メニュー情報がポインタにより指定されると，当該ポインタにより指定された操作メニュー情報に関連付いている命令を，前記記憶手段から読み出して実行すること，（４）前記入力手段を介して，前記開始動作命令の受信に対応する，前記命令ボタンが利用者によって離されたことによる終了動作命令を受信すると，前記出力手段へ表示している前記操作メニュー情報の表示を終了すること，を実行させることを特徴とする入力支援コンピュータプログラムである。
【００１１】
・・・「入力手段」とは，例えばキーボード，マウス，タッチパネル等のコンピュータシステムにおける入力装置や，通信ネットワークで接続されたコンピュータシステムにおける情報端末としての携帯情報端末やパーソナルコンピュータ等が該当する。・・・
【００１２】
「ポインタの座標位置」とは，前記出力手段における画面上での現在位置を示す絵記号である「カーソル（マウスカーソル）」が指し示している画面上での座標位置である。「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示する画像データ」とは，当該ビットマップ形式やベクター形式の画像データにポインタを合わせることで，どのような命令が実行されるのかをシステム利用者が理解できるように構成されている画像データであることを意味する。例えば，どのような命令が実行されるのか，を表す文字を含んだ画像データであったり，「アイコン」のように実行される命令の内容や対象を小さな絵や記号で表現した画像データが考えられる。
【００１３】
「操作メニュー情報にポインタが指定された場合」とは，前記出力手段における画面上に表示された画像データである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，前記ポインタの座標位置が合わさった（入った）こと，をいう。・・・
【００１７】


「入力手段における命令ボタン」とは，原則として，入力手段が物理的に備えているボタンを意味し，例えば，キーボードにおける入力キーや，ポインティングデバイスであるマウスの左右のクリックボタンやスクロールホイールボタン，などが考えられる。「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令」とは，原則として，入力手段が物理的に備えているボタンが利用者によって押されたことを伝えるために，入力手段が処理手段に対して発する電気信号を意味する。「利用者によって当該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令」とは，原則として，当該入力手段が物理的に備えているボタンが利用者によって離されたことを伝えるために，入力手段が処理手段に対して発する電気信号を意味する。
【００１８】
しかしながら，コンピュータシステムの入力手段の多様化により，タッチパネル等の物理的にボタンを備えていない入力手段も存在しているため，「入力手段における命令ボタン」には，入力手段が物理的に備えているボタンだけを表すものではない。すなわち，入力手段がタッチパネル等の物理的にボタンを備えていない入力手段である場合は，「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令」とは，入力手段において利用者が押す行為を行ったことを伝えるために，入力手段が処理手段に対して発する電気信号（mousedownなど）を意味する。また，入力手段がタッチパネル等の物理的にボタンを備えていない入力手段である場合は，「利用者によって当該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令」とは，入力手段において利用者が押す行為を止めて離したことを伝えるために，入力手段が処理手段に対して発する電気信号（mouseupなど）を意味する。
【００２０】
「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とは，入力手段としてのポインティングデバイスから，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる命令（電気信号）を処理手段が受信することである。先の「開始動作命令」が発せられて受信してから，「終了動作命令」が発せられて受信するまでの間に，処理手段が「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」と，処理手段は記憶手段に記憶されている操作メニュー情報を読み出して，当該操作メニュー情報を出力手段に表示する。「出力手段へ表示している前記操作メニュー情報の表示を終了する」とは，ステップ（２）で出力手段に表示した操作メニュー情報を，処理手段が出力手段に表示しないようにすることをいう。
【００２２】
（３）本発明は，入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間に，ポインタの位置を移動させる命令を受信すると，画像データである操作メニュー情報を出力手段に表示し，ポインタの指定により命令が実行される。特に，入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間は，画像データである操作メニュー情報をポインタで指定することによって，当該命令を何回でも実行する，という継続的な操作が可能になる。また，入力手段における命令ボタンが利用者によって離されると，出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表示が終了する。
【００２３】
これにより，例えば，当該ポインタの指定により実行される命令として，編集対象データのうち出力手段に表示される画面（ビュー）をスクロールさせるような命令を採用すると，スムーズな画面操作が可能である。また，利用者によって押されていた入力手段における命令ボタンが利用者によって離されると，出力手段に表示されていた操作メニュー情報が表示されなくなるため，普段は画面上に操作メニュー情報を表示せずに，利用者にとって必要な場合に簡便に表示させることが可能となる。
【００４８】
（１）また，他の発明に係る入力支援システムは，前記命令ボタンを備えた入力手段が，１のポインティングデバイスであること，を特徴とする。
【００４９】
（２）ここで，「ポインティングデバイス」とは，マウス，ペンデバイス，タブレット，ジョイスティック，タッチパネル等の各種ポインティングデバイスが該当する。
(ｵ)発明の効果
【００５１】
以上のように，本発明を利用すると，入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間に，ポインタの位置を移動させる命令を受信すると，画像データである操作メニュー情報を出力手段に表示し，ポインタの指定により命令が実行される。特に，入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間は，画像データである操作メニュー情報をポインタで指定することによって，当該命令を何回でも実行する，という継続的な操作が可能になる。また，入力手段における命令ボタンが利用者によって離されると，出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表示が終了する。
(ｶ)発明を実施するための最良の形態
【００７８】
図５の画面の状態で，システム利用者が入力手段３０としてのマウス・キーボードにおける命令ボタンを押す。例えば，利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押すことや，利用者がキーボードにおける特定のキーを押す行為，等が該当する。これにより，処理手段２０としてのＣＰＵが，入力手段３０としてのマウス・キーボードにおける命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を，入力手段３０としてのマウス・キーボードから受信する（Ｓ１）。
【００７９】
次に，システム利用者が，先に押した入力手段３０としてのマウス・キーボードにおける命令ボタンを押し続けたままで，入力手段３０としてのマウス・キーボードを使って出力手段１０としてのディスプレイの画面上に表示されているポインタ１の移動命令を行う。例えば，マウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させること（ドラッグ操作）や，キーボードにおける特定のキーを押しつつマウスを移動させる行為，等が該当する。処理手段２０としてのＣＰＵは，利用者によって当該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令を受信するまでに，入力手段３０としてのマウス・キーボードから，出力手段１０としてのディスプレイに表示しているポインタ１の位置を移動させる命令を受信したか否かを判断する（Ｓ２）。
【００８０】


そして，Ｓ２において，終了動作命令を受信する前にポインタ１の位置を移動させる命令を入力手段３０としてのマウス・キーボードから受信した場合は，処理手段２０としてのＣＰＵが，当該受信した際の記憶手段４０としてのＨＤＤに記憶されているデータの状態を特定する。さらに，処理手段２０としてのＣＰＵは，当該特定したデータ状態を表すデータ状態情報４１に関連付いている操作情報４２を特定し，当該特定した操作情報４２における操作メニュー情報を，記憶手段４０としてのＨＤＤから読み出して出力手段１０としてのディスプレイに表示する（Ｓ３）。・・・イ前記アの記載によると，本件発明１について，次のとおり認められる。(ｱ)本件発明１以前にも，コンピュータシステムにおけるシステム利用者の入力行為を支援する従来技術として，マウスを右クリックすることにより，マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンドのメニューが表示される「コンテキストメニュー」や，画面上でマウスポインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマウスの左ボタンを押し，そのままの状態でマウスを移動させ，別の場所でマウスの左ボタンを離すマウス操作である「ドラッグ＆ドロップ」などがあったが，「コンテキストメニュー」には，マウスの左クリックを行う等するまではずっとメニューが画面に表示され続けたり，利用者が間違って右クリックを押してしまった場合等は，利用者の意に反して画面上に表示されてしまうので不便であるという課題があり，「ドラッグ＆ドロップ」には，例えば，移動させる位置を決めないで徐々に画面をスクロールさせていくような継続的な動作には適用が困難であるという課題があった（【０００１】～【０００５】）。本件発明１は，このような課題に鑑み，システム利用者の入力を支援するための，コンピュータシステムにおける簡易かつ便利な入力の手段を提供すること，特に，利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ，必要である間についてはコマンドのメニューを表示させ続けられる手段の提供を目的とする（【０００６】）。
(ｲ)本件発明１は，前記(ｱ)の課題を解決するために，本件特許の特許請求の範囲請求項１の構成，すなわち，本件発明１の構成とした（【０００８】～【００１０】）。
(ｳ)本件発明１の「入力手段」としては，キーボードやマウスのほか，タッチパネルも想定されている（【００１１】，【００１８】）。(ｴ)本件発明１の「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とは，入力手段としてのポインティングデバイスから，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる命令（電気信号）を処理手段が受信することである（【００２０】）。実施例では，「システム利用者が入力手段３０としてのマウス・キーボードにおける命令ボタンを押す」には，利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押すことや，利用者がキーボードにおける特定のキーを押す行為が該当するとされ，「システム利用者が，先に押した入力手段３０としてのマウス・キーボードにおける命令ボタンを押し続けたままで，入力手段３０としてのマウス・キーボードを使って出力手段１０としてのディスプレイの画面上に表示されているポインタ１の移動命令を行う」には，マウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させること（ドラッグ操作）や，キーボードにおける特定のキーを押しつつマウスを移動させる行為が該当するとされている（【００７８】，【００７９】）。(ｵ)本件発明１は，入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間に，ポインタの位置を移動させる命令を受信すると，画像データである操作メニュー情報を出力手段に表示し，ポインタの指定により命令が実行されるため，入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間は，当該命令を何回でも実行する，という継続的な操作が可能になり，例えば，ポインタの指定により実行される命令として，編集対象データのうち出力手段に表示される画面（ビュー）をスクロールさせるような命令を採用すると，スムーズな画面操作が可能であるという効果がある。また，入力手段における命令ボタンが利用者によって離されると，出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表示が終了するため，普段は画面上に操作メニュー情報を表示せずに，利用者にとって必要な場合に簡便に表示させることが可能となるという効果がある。（【００２２】，【００２３】，【００５１】）。
ウ前記イを踏まえて，構成要件Ｅの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」を検討すると，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とは，タッチパネルを含む入力手段から，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる命令（電気信号）を処理手段が受信することである。そして，利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押す操作に対応する電気信号ではなく，マウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させる操作（ドラッグ操作）に対応する電気信号を，入力手段から処理手段が受信することを含むものである。また，本件発明１は，利用者が入力手段を使用してデータ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラムであり，利用者が間違ってマウスの右クリックを押してしまった場合等に利用者の意に反して画面上に操作コマンドのメニューが表示されてしまう等の従来技術の課題を踏まえて，システム利用者の入力を支援するため，利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させる手段を提供することを目的とするものである。
そうすると，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とは，タッチパネルを含む入力手段から，画面上におけるポインタの座標位置を，入力支援が必要なデータ入力に係る座標位置（例えば，ドラッグ操作を開始する座標位置）からこれとは異なる座標位置に移動させる操作に対応する電気信号を，処理手段が受信することを意味すると解するのが相当である。そして，前記第２の１(3)イのとおり，本件ホームアプリにおいて，控訴人が「操作メニュー情報」に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は，利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであるが，ロングタッチは，ドラッグ操作などとは異なり，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる操作ではないから，入力手段であるタッチパネルからロングタッチに対応する電気信号を処理手段が受信することは，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とはいえない。
したがって，ロングタッチにより左右スクロールメニュー表示が表示されるという本件ホームアプリの構成は，構成要件Ｅの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」という構成を充足するとは認められない。
エ控訴人は，本件ホームアプリでは，タッチパネルに指等が触れると，「ポインタの座標位置」の値が変化し，「カーソル画像」もこの位置を指し示すように移動するところ，ロングタッチは，タッチパネルに指等が触れるといった動作を含むから，被控訴人製品の処理手段はロングタッチにより「『ポインティングデバイスによって最後に指示された画面上の座標』を移動させる命令」を受信するといえ，本件ホームアプリは，「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」という構成を有していると主張する。


しかし，本件ホームアプリにおいて，ロングタッチに含まれるタッチパネルに指等が触れることに対応して，ポインタの座標位置を，「ポインティングデバイスによって最後に指示された画面上の座標」位置から，指等がタッチパネルに触れた箇所の座標位置に移動させることを内容とする電気信号が生じる（甲７の１・２）としても，前記ウのとおり，ロングタッチは，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる操作ではないから，上記電気信号は，画面上におけるポインタの座標位置を移動させる操作に対応する電気信号とはいえない。また，「ポインティングデバイスによって最後に指示された画面上の座標位置」は，ロングタッチの直前に行っていた別の操作に係るものであり，入力支援が必要なデータ入力に係る座標位置ではないから，上記電気信号は，画面上におけるポインタの座標位置を，入力支援が必要なデータ入力に係る座標位置からこれとは異なる座標位置に移動させることを内容とするものでもない。
そうすると，本件ホームアプリのロングタッチ又はこれに含まれるタッチパネルに指等が触れることに対応して，ポインタの座標位置を，「ポインティングデバイスによって最後に指示された画面上の座標」位置から，指等がタッチパネルに触れた箇所の座標位置に移動させることを内容とする電気信号が生じることをもって，構成要件Ｅの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」という構成を充足するとはいえない。
オ控訴人は，タッチパネルでは，指等が触れていれば継続的に「ポインタの位置を移動させる命令」である「ポインタの位置を算出するためのデータ」を受信し，「ポインタの位置」が一定時間，一定の範囲内に収まっている場合にはロングタッチであると判断されるから，ロングタッチを識別するために入力されるデータ群には「ポインタの位置を移動させる命令」が含まれると主張する。しかし，前記第２の１(3)イのとおり，本件ホームアプリは，ロングタッチにより左右スクロールメニュー表示がされる構成であるところ，ロングタッチは，継続的に複数回受信するデータにより算出された「ポインタの位置」が一定の範囲内で移動している場合だけでなく，当初の「ポインタの位置」から全く移動しない場合を含むことは明らかであり（甲８），ロングタッチであることを識別するまでの間に「ポインタの位置」を一定の範囲内で移動させることを内容とする電気信号は，前者においては発生しても，後者においては発生しないのであるから，そのような電気信号をもって，構成要件Ｅの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」という構成を充足するとはいえない。
カ以上によると，本件ホームアプリが構成要件Ｅを充足すると認めることはできない。
(2)均等侵害の成否
ア控訴人は，本件ホームアプリにおける「利用者がタッチパネル上のショートカットアイコンを指等でロングタッチする操作を行うことによって操作メニュー情報が表示される」という構成は，「利用者がタッチパネル上の指等の位置を動かして当該ショートカットアイコンを移動させる操作を行うことによって操作メニュー情報が表示される」という本件発明１の構成と均等であると主張する。そこで検討すると，前記(1)ア及びイによると，本件発明１は，コンピュータシステムにおけるシステム利用者の入力行為を支援する従来技術である「コンテキストメニュー」には，マウスの左クリックを行う等するまではずっとメニューが画面に表示され続けたり，利用者が間違って右クリックを押してしまった場合等は，利用者の意に反して画面上に表示されてしまうので不便であるという課題があり，従来技術である「ドラッグ＆ドロップ」には，例えば，移動させる位置を決めないで徐々に画面をスクロールさせていくような継続的な動作には適用が困難であるという課題があったことから，システム利用者の入力を支援するための，コンピュータシステムにおける簡易かつ便利な入力の手段を提供すること，特に，①利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ，②必要である間についてはコマンドのメニューを表示させ続けられる手段の提供を目的とするものである。
そして，本件発明１は，上記課題を解決するために，本件特許の特許請求の範囲請求項１の構成，すなわち，本件発明１の構成としたものであるが，特に，上記①を達成するために，「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を受信した後…において」（構成要件Ｄ），「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」（同Ｅ）という構成を採用し，上記②を達成するために，「利用者によって当該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令を受信するまで」（同Ｄ），「操作メニュー情報を…出力手段に表示すること」（同Ｅ，Ｆ）を「行う」（同Ｄ）という構成を採用した点に特徴を有するものと認められる。そうすると，入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信することによってではなく，タッチパネル上のショートカットアイコンをロングタッチすることによって操作メニュー情報を表示するという，本件ホームアプリの構成は，本件発明１と本質的部分において相違すると認められる。イ控訴人は，利用者がドラッグ＆ドロップ操作を所望している場合に操作メニュー情報を表示することが本質的部分であると主張する。しかし，前記(1)ア及びイのとおり，マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンドのメニューを画面上に表示すること自体は，本件発明１以前から「コンテキストメニュー」という従来技術として知られていたところ，前記(2)アのとおり，本件発明１は，この「コンテキストメニュー」がマウスを右クリックすることにより上記メニューを表示することに伴う課題を解決することをも目的として，利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させるために，「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を受信した後…において」（構成要件Ｄ），「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」（同Ｅ）という構成を採用した点に特徴を有するものと認められる。したがって，本件発明１において，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は，利用者がドラッグ＆ドロップ操作といった特定のデータ入力を所望している場合にその入力を支援するための操作メニュー情報を表示すること自体ではなく，従来技術として知られていた操作コマンドのメニューを画面に表示することを，「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を受信した後…において」（構成要件Ｄ），「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」（同Ｅ）ことに基づいて行うことにあるというべきである。そうすると，入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信することによってではなく，タッチパネル上のショートカットアイコンをロングタッチすることによって操作メニュー情報を表示するという，本件ホームアプリの構成は，既に判示したとおり，本件発明１と本質的部分において相違するというべきである。なお，仮に控訴人の主張によるとしても，本件ホームアプリにおいてロングタッチがされた場合に常にショートカットアイコンをホーム画面の別の位置へ移動させるドラッグ＆ドロップ操作が行われると認めるに足りる証拠はないから，ロングタッチがされたことをもってドラッグ＆ドロップ操作が所望されているとみることはできず，控訴人の主張はその前提を欠くものでもある。
２結論
以上によると，本件ホームアプリは，構成要件Ｅを充足しないし，本件ホームアプリの構成は本件発明１の構成と均等なものとはいえないから，本件ホームアプリは，本件発明１及び３の技術的範囲に属しないし，これをインストールした被控訴人製品は，本件特許の特許請求の範囲請求項１及び３を引用する本件発明４並びに５の技術的範囲に属しない。」


平成２９年９月２７日判決言渡
平成２８年(行ケ)第１０２６６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年６月１２日
判        決
原告      エンゼルプレイングカード株式会社
訴訟代理人弁理士     飯島紳   行
藤森裕   司
伊藤大   地
被告      特許庁   長官
指定代   理人      小林裕   子
早川文   宏
金子尚   人
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１５－９０７号事件について平成２８年１０月２５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①商標法３条１項３号該当性及び②同条２項該当性である。
１本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２６年１月２９日，第２８類に属する商品「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置，トランプ繰り出し用具，トランプ，遊戯用器具」を指定商品として，別紙本願商標目録のとおりの商標の登録出願をした（甲５４。商願２０１４－５９４３号。以下，この商標を「本願商標」という。）が，同年６月１６日付けの拒絶理由通知を受けたので，同年７月３１日付け手続補正書をもって，その指定商品を第２８類「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」（本願指定商品）と補正した（甲５６）。原告は，平成２６年１０月９日付けの拒絶査定を受けたため，平成２７年１月１６日，上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は，上記請求を不服２０１５－９０７号事件として審理した上，平成２８年１０月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１１月１６日に原告に送達された。
２審決の理由の要点
本願商標は，以下のとおり，商標法３条１項３号に該当し，また，同条２項の要件を具備するものではないから，登録することができない。
商標法３条１項３号について
本願商標は，箱状の立体的形状からなり，上面をなだらかに傾斜させ，角度を付けて傾斜させた前面には弧状の開口部を有し，上面にランプ，側面にボタン，背面にスイッチ及び各種機器との接続口とおぼしき部分を有し，全体として，曲線を多用した輪郭を有する形状からなるものである。そして，本願指定商品は，トランプゲームに使用する商品であり，ゲーム用品の範ちゅうに属するものである。ところで，諸外国のカジノにおいては，バカラやブラックジャックなどのカジノゲーム（トランプゲーム）を行う際に，トランプを格納して，上から一枚ずつ取り出せるカード容器が用いられている事実が確認できる。また，我が国におけるゲーム用品を取り扱う業界においても，上記カード容器と同様の箱状の立体的形状が，トランプゲームを行う際に，トランプを格納して，上から一枚ずつ取り出せる商品として販売されている事実がうかがえる。
本願商標の立体的形状と，一般的なカード容器の形状とは，箱状である点，上面をなだらかに傾斜させている点，角度を付けて傾斜させた前面に弧状の開口部が設けられている点において共通する。そして，本願商標の輪郭が一般的なカード容器に比して，より曲線を多用したものであったとしても，それをもって，需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられているとはいえないものであるから，本願商標は，同種の商品等について，美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものといい得るのであって，商品の美観に資することを目的とする形状というのが相当である。また，一般に，ランプやボタン，接続口等は，各種電子機器の機能を発揮させるために搭載されているものであって，本願指定商品は電子機器としての機能をも有する商品である。本願商標におけるこれらのランプやボタン，接続口等は，いずれも，トランプの識別コードにより，トランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するという，同種の商品等について，機能上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものといい得るものであって，商品の機能に資することを目的とする形状というのが相当である。
そうすると，本願商標は，これをその指定商品に使用しても，これに接する取引者・需要者をして，単に商品の形状を表示したものとして理解するにとどまり，自他商品の識別標識として認識し得ないものといわなければならない。したがって，本願商標は，商標法３条１項３号に該当する。
商標法３条２項について
ア商標法３条２項により商標登録が認められるためには，同条１項３号から５号までに該当する商標が，その使用の結果，指定商品又は指定役務の需要者の間で，特定の者の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったことが必要であるものと解される。また，出願に係る商標が，指定商品に係る商品の形状を表示するものとして商標法３条１項３号に該当する場合に，それが同条２項に該当し，登録が認められるかどうかは，使用に係る商標及び商品，使用開始時期及び使用期間，使用地域，当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して，出願商標が使用をされた結果，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否かによって決定すべきものであり，その場合に，使用に係る商標及び商品は，出願に係る商標及びその指定商品と同一の場合に限られるものである。
イそこで，上記アを踏まえ，以下検討，判断する。
本願商標及び使用に係る商品の構成態様
請求人である原告は，本願商標と類似する形状の商品「バカラ電子シュー」（以下「本件使用商品」という。）を製造及び販売しており，本件使用商品は，本願指定商品といえるものである（甲１～４，６）。


本件使用商品と本願商標を比較するに，前者と後者とは，ランプの数や曲面の形状，カード繰り出し口の形状等において若干相違するものもあるから，両者が完全に同一の形状からなるものということはできない（甲１８）。また，本件使用商品は，その上面に，看者の注意を惹くように書された「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」，「ＡＮＧＥＬＥＹＥ    ＩＩＥＸ」及び「ＡＮＧＥＬ    ＥＹＥＩＩＩ」の文字（以下「「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等」という。）の記載が認められる（甲１，２，１８，甲２４の２ないし５，７，甲３７）。
本願商標と使用に係る商標が，仮に，その立体的形状部分は本願商標と同一の範囲内のものであると認められるとしても，両者は，立体的形状よりも，看者の注意を惹く程度が著しく，自他商品識別力が強い，「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等の文字の有無において異なっているから，全体的な構成を比較対照した場合には，同一性を有しないというべきである。
使用期間，使用地域及び商品の販売数量
請求人である原告は，本件使用商品を２００５年（平成１７年）２月１７日より，日本から海外へ輸出している（甲１８）。本件使用商品は，輸出専用品であり，我が国において流通しているものではないところ，請求人である原告は，本件使用商品を，２００５年（平成１７年）から２０１４年（平成２６年）の間に，アジア・オセアニア・北米及びヨーロッパの各国に，合計１万４８４１台販売し，同時期の売上高は約２７億円，販売促進費用は約１億３千万円であること（甲４０，４９），マツイ社が販売代理店として，本件使用商品を韓国へ販売していたこと（甲４４）がうかがえる。しかしながら，本件使用商品を取り扱う業界の規模が不明であり，その販売台数や販売地域をもって，需要者間に認識されたものと評価することはできない。
広告宣伝の方法
本件使用商品がゲーム産業における賞を受賞したことなどがうかがえるものの，当該賞の選考基準，表彰までの経緯等が定かでない。また，海外のカジノ関連雑誌に本件使用商品が掲載されていることがうかがえるが，これらの雑誌は，その発行部数，発行地域等が不明である。
需要者の商標の認識度
本願商標の立体的形状に関する多数の外国人による証明書（甲２７），マツイ社による証明書（甲２９）及びカジノ業界を精通する有力者とされる者の宣誓書（甲３０，３１）は，本願商標と同一の態様の商品について証明したものではあるものの，これら証明書の客観性は直ちに認め難く，証拠力に乏しいものである。さらに，請求人である原告の国内工場において開催された，本件使用商品についての説明会への来訪者数は，８年間で１９８名にとどまり（甲３２の３），決して多い数とはいえない上，来訪者のうちのほとんどが外国のカジノ関係者であり，日本の企業関係者は，わずかにマツイ社の数名が確認できるにすぎないから，このことが，我が国において，本願商標が請求人である原告の業務に係る商品を表すものとして，需要者の間に広く認識されていることの根拠となるものではない。
輸出行為による著名性獲得及びその他の事情
本件使用商品に係る販売数量，シェア，雑誌記事及びウェブサイト記事，需要者の証明書及び宣誓書等の諸点は，いずれも我が国の市場における使用の事実について述べたものと認めることはできない。なお，韓国のカジノを訪れる日本人観光客の正確な数は不明であり，マツイ社の証明書も，いかなる具体的な事実のもとで証明したかが定かでないし，一社のみの証明書をもって，直ちに，本願商標が日本において十分な自他商品識別力を有するに至っているものということもできない。さらに，日本のカジノ情報サイトを示す資料（甲５２，５３）については，当該ウェブサイトの会員数及びアクセス数や，会員が訪れるカジノのほぼ全てに本願商標が設置されている事実のみをもって，直ちに，我が国における需要者の間で本願商標が広く知られているということはできず，本願商標が相当数の日本人カジノプレーヤーに認知されているという主張は，明確な根拠がないものである。
小括
本件使用商品の形状は，本願商標と同一性を有しているものとは認められず，原告の主張する事情及び証拠を総合して勘案しても，本願商標が，その指定商品に使用された結果，需要者が請求人である原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められない。
以上によれば，本願商標が商標法３条２項の要件を具備するものとはいえない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）
同種の商品について
本願指定商品は，「バカラのいかさま防止」「ディーラーの間違い発見」「ゲーム結果の自動表示」という用途及び機能を有し，特許取得の独特のコードが印刷されたカードをセンサーで読み取り，パソコンなど通信機能を備えた機器との間でデータを交信する機能をその本質的な要素としている極めて特殊な商品であり（甲１～８），本格的なカジノゲームが可能なカジノ施設内で使用される商品であって，その用途及び機能から，合法的にバカラゲームを行うことができない我が国において普通一般に流通することはない輸出専用品である（甲６７，６８）。他方，審決が指摘するカード容器（カードシュー）は，電子機器としての機能を有さない商品であり，飲食店（酒場）などで，誰でもが提供できるゲーム用品の一種と思われる。そうすると，本願指定商品とカードシューは，そもそも，その具体的構成が全く異なる上，その使用される場所が全く異なり，その需要者も全く異なる上，商品の価格が全く異なるから，カードシューは，本願指定商品と同一の需要者に代替的に供給される同種の商品といえない。
審決は，本願商標とカードシューの立体的形状を同種の商品として比較しているけれども，カードシューは，本願指定商品と同種の商品ではないから，誤っている。
商品の美観に資することを目的とする形状でないこと


本願商標は，その具体的な構成としては，背面部をほぼ垂直状とし，上面部を前方に向かって緩やかな斜傾状とした横長略台形状であって，平面後方部に結果表示ランプを設け，左側面下方後方に内蔵モニターを設け，左側面下方前方にインストラクションボタンを設け，輪郭線として緩やかな曲線を多用することにより，近未来的な立体造形物における流線形状から醸し出される標章であって，それ自体が極めて特異なものである。本願商標の立体的形状は，カジノでディーラーがカードを配るときに用いるシューの語源である「靴」のイメージ（靴のイメージとしては，全体的に曲線を取り入れるとともに，真上から見たときに中央部が左右に少し膨らむような形を採用している点）と，カジノ業界にこれまでなかった初めてのバカラ電子シューであることから，パイオニアとして先頭を走ることを象徴する「スポーツカー」のイメージ（スポーツカーのイメージとしては，流線型の洗練されたフォルムや，ランプをテールランプに見立てて後方に配置した点，側面から見たときにランプ部分が本体より少し上方に盛り上がっている点）を，意図的に組み入れたものであって，原告は，その形状自体を自他商品識別標識として採用したものである。
そして，本願商標の立体的形状は，曲線を多用したその全体的な構成の特異性ゆえに，本願指定商品の取引者・需要者に対して，現代社会から見た美しい未来感とともに大自然の緩やかな流れを具現した標章であるという印象を与え，強く記憶に残すものであり，美観等の向上という観点に加えて，再度の需要喚起を図るための自他商品識別力の付与の観点をも併せ持っているものである。したがって，本願商標の立体的形状は，美観の観点から選択したものではなく，商品の機能等から生ずる制約の中で，美観等の向上を図ると同時に，自他商品識別力を有するものとするべく商品の形状に創意工夫を凝らしている形状というのが相当である。
商品の機能に資することを目的とする形状でないこと
本願商標の立体的形状は，商品の用途，性質等に基づく制約の下で，ある程度の選択の幅がある中で，曲線を多用した構成を採用した上で，美観等の向上を図ると同時に，その採用した形状を手掛かりとして当該商品の次回以降の購入等に結び付ける自他商品識別力を有するものとするべく，そのランプ，ボタン，接続口等の位置，大きさ，範囲について，創意工夫を凝らした形状である。本願指定商品の機能を確保するために，本願商標の立体的形状と同じ構成を不可避的に採用しなければならない関係にはない。
また，本願商標の立体的形状は，曲線を多用した構成において，ランプ，ボタン，接続口等をその位置，大きさ，範囲に配置することにより，近未来的な立体造形物における流線形状から醸し出される標章であるという全体的な印象を与えているものであり，機能上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものともいえず，その構成をもって商品の出所を表示し，自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものであるから，本願商標の立体的形状は，商品の機能に資することを目的とする形状とはいえない。
本願商標の自他商品識別性について
本願商標の立体的形状は，自他商品識別力を有する。また，本願商標の立体的形状又はこれに類似する形状を採用した指定商品を取り扱う事業者は，カジノ業界において原告以外に存在せず，それゆえ，本願商標の立体的形状は，カジノ業界にこれまでなかった初めてのバカラ電子シューの立体的形状を構成しており，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものでも，一般的に使用される標章でもない。
加えて，需要者である我が国及び諸外国のカジノ関係者の認知度は高く（甲２７の１～甲３２の３），また，原告は，バカラゲームを行うカジノ施設を有する海外において，本願商標について商標登録出願をしており，少なくとも，米国，欧州連合，オーストラリア，ロシア，マレーシア，ニュージーランドにおいては，自他商品識別力を有するものとして商標登録されていることからすると（甲２６の１～８），輸出元となる我が国で何人も本願商標をその指定商品に使用できるものとして開放しなければならない理由は全く見当たらず，我が国において原告に独占使用を認めても公益上何ら問題が生ずることはない。
審決の判断について
審決は，本願商標は商標法３条１項３号に該当すると判断した。しかしながら，本願商標の立体的形状は，本願商標の立体的形状を見る需要者の観点からしても，その全体的な構成に曲線が多用されている形状から受け取る総合的な印象は，次回の取引を検討する際に，本願商標の指定商品の購入ないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえるから，商品の機能や美観を際立たせるために選択したものと認識せず，出所表示識別のために選択されたものと認識し得るものであり，商品の美観及び機能に資することを目的とする形状ではなく，客観的にも，そのような目的のために採用されたと認められる形状とはいえない。
以上のとおり，本願商標は商標法３条１項３号に該当しないから，審決の判断には誤りがあり，違法なものとして取り消されるべきである。２取消事由２（商標法３条２項該当性判断の誤り）
本件使用商品の形状と本願商標とは同一であること
本願商標と本件使用商品の立体的形状とは，商標としての同一性を損なわない形状であり，これを同一の範囲内のものと捉えても，競業者や取引者，需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められる。また，本件使用商品の上面には，「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等の文字が付されているけれども，この文字が看者の注意を惹く程度が著しいと断ずることはできない。本願商標と本件使用商品の立体的形状とは，商標としての同一性を損なわない形状であるといえ，本願商標と本件使用商品の立体的形状との間の形状の相違を殊更に捉えて，両者の同一性を否定する審決の判断は，取引の実情を無視したものといわざるを得ず，誤りである。
需要者に本願商標が原告の商品出所識別標識として認識されること
ア使用の実情
本件使用商品の使用状況等
本件使用商品は，輪郭線として緩やかな曲線を多用することなどにより，近未来的な立体造形物における流線形状から醸し出される標章であって，その形状は他に見当たらない特異性を有することから，需要者の目に付きやすく，強い印象を与えるものである。原告は，１９４９年（昭和２４年）の創業以来各種カードゲーム専門メーカーとして，世界を舞台に幅広く活動している企業であるところ，本件使用商品は，２００５年（平成１７年）以降１０年以上にわたって諸外国のカジノに輸出され，使用されており，世界最大のカジノ市場であるマカオにおいて約９０％のシェアを有する。


原告は，会社案内（甲１）及びホームページ（甲２）に，本件使用商品を掲載し，その広告宣伝を行っている（ホームページは英文である。）。カジノに関するニュースを内容とする海外のウェブサイトにおいて，カジノの様子を撮影した写真中にも，本件使用商品が写っている（甲２５の１～７）。
また，原告は，原告の工場の来訪者に対して，映像を用いて，本件使用商品についての説明会（商品展示会）を開催し，原告の工場には，カジノグループの社員が多数訪問しており（甲３２），本件使用商品に関する商談が日本でなされており，少なくとも，原告が本件使用商品の譲渡又は輸出するために日本で展示し，商品に関する宣伝広告を日本で行っていることは明らかである。そして，本件使用商品は，バカラ電子シューのマーケットでは９０％以上のシェアを占めるに至っており，日本及び諸外国のカジノ関係者の認知度も高く（甲２７の１～甲３２の３），ゲーム産業における賞にノミネートされ，受賞したことからすると（甲２４），カジノ関係者が，日本において本件使用商品に接する場合，これが原告の製造に係る商品であることを認識できるといえる。原告は，自社工場に国内外の代理店業者やカジノ関係者を招いて商談を行っているが，商談時点では取引の形態は決まっておらず，原告からカジノ施設に直接輸出し，販売する場合もあれば，国内外の代理店経由で輸出し，販売する場合もあるため，原告の工場に訪問した人々は，在外者であったとしても，我が国の需要者として評価し得る。
そして，本件使用商品を２００５年（平成１７年）から２０１４年（平成２６年）の間に，アジア・オセアニア・北米及びヨーロッパの各国に合計１万４８４１台販売し，同時期の売上は約２７億円，販売促進費用は約１億３千万円であり（甲４０，４９），株式会社マツイ・ゲーミング・マシン（以下「マツイ社」という。）が販売代理店として本件使用商品を韓国へ販売している（甲４４，４９～５１）。したがって，本件使用商品に使用された本願商標は，原告により２００５年（平成１７年）から使用開始され，カジノ業界において長期的使用されていたものであり，その宣伝広告を行うことにより，その高いシェアを維持していると認められる。
カジノ関係者の認識
原告による本件使用商品の製造，輸出の結果，多数のカジノ関係者（オセアニア，シンガポール，香港，フィリピン，マレーシア，マカオに所在するカジノの関係者（合計１０１名）），日本のカジノ用品の最大手販売代理店であるマツイ社，カジノ業界を精通する有力者が，本件使用商品と同一の本願商標の画像について，原告の出所に係る商品であることを認識している（甲２７の１～１０１，甲２９，３１，３２）。
日本人観光客の認識可能性
日本最大のカジノサイトである「リゾカジ」（会員数３万人のカジノ情報サイトであり，同サイトへの月間アクセスは３０万近くに上る。）は，日本語のみのウェブサイトであるため，その登録会員及び閲覧者のほとんどは，諸外国のカジノ施設への訪問を望む日本人観光客と推測される。「リゾカジ」の会員になっている日本人観光客が訪問するカジノにはほぼ１００％，本件使用商品が設置されているから，本件使用商品は，相当数のカジノ施設を訪問する日本人観光客に認知されていると推察できる。
諸外国の登録例及びカジノ業界におけるシェア
原告は，バカラゲームを行うカジノ施設を有する海外において，本願商標について商標登録出願をしており，米国，欧州連合，オーストラリア，ロシア，マレーシア，ニュージーランドにおいては，自他商品識別力を有するものとして商標登録されている（甲２６の１～８）。また，原告が本願商標を盛大に継続使用したことにより，本件使用商品は，バカラ電子シューのマーケットでは９０％以上のシェアを占めるに至っている（甲２７の１～甲３２の３）。
したがって，本件使用商品と同一性を有する本願商標は，少なくとも，諸外国のカジノ業界において原告の業務に係るものとして広く認識されており，諸外国のカジノ関係者が，我が国に来訪し，取引を開始する場合には，その需要者は，本願商標を原告の業務に係る商品出所識別標識として認識し，理解できることは明らかである。輸出専用品に使用される本願商標に関する自他商品識別性の判断について，諸外国における登録例と同一に解釈しなければならない事情が存するものといえる。
イまとめ
本件使用商品の形状と同一性を有する本願商標が，仮に，商標法３条１項３号に該当するとしても，原告の使用により，我が国及び諸外国の需要者に，商品出所識別標識として認識されているものであるから，商標法３条２項により，商標登録を受けることができる。本件商標が商標法３条２項の要件を具備しないと判断した審決には誤りがあるから，取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）について
本願指定商品等について
本願指定商品は，トランプを繰り出すための装置であり，また，原告の主張によれば，カジノ施設内で使用される商品である。ところで，諸外国のカジノ施設では，バカラなどのトランプゲームにおいて，ディーラーがトランプを配る際に，複数組のトランプを収納し，繰り出すための容器が，「カードシュー」，「シュー」，「カードシューター」及び「ディーリングシュー」（以下「カードシュー」という。）などと称されて用いられている（乙１～５）。なお，カードシューは，カジノが合法化されていない我が国においては，ゲーム用品などとして流通しているものであるが（乙６～１４），当該カードシューと同様のものが，実際に諸外国のカジノ施設においても使用されている。そして，本願指定商品は，諸外国のカジノ施設において，トランプの繰り出しに加えて，バカラのいかさま防止，ディーラーの間違い発見，ゲーム結果の自動表示という目的のために，カードシューに替えて使用されているものである。
そうすると，本願指定商品とカードシューとは，同種の商品というべきである。
本願商標の形状とカードシューの形状との比較
本願商標の立体的形状とカードシューの立体的形状とは，横長の箱状である点，上面をなだらかに傾斜させている点，前面を傾斜させ，半円状の開口部を設けている点で共通し，基本的な特徴において共通するものといえる。また，本願商標の立体的形状が全体的に曲線を輪郭として用いたものであるとしても，カードシューとしての立体的形状を大きく超えるものではないし，商品の美観を高めるために採用されたものと認識されるものである。そして，本願指定商品は，電子的機能を有するものであって，そのランプ・ボタン等は，ゲームの結果を表示するため，又は機器を制御するために設けられたものであるから，これに接する需要者が，商品の機能を効果的に発揮させることを目的として選択されたものと予測し得る範囲内のものといえる。
そうすると，本願商標に係る立体的形状は，カードシューの機能又は美観を効果的に高めるために採用されるものであって，同種の商品等について，機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものというべきである。
本願商標の識別性について


以上によれば，本願商標の立体的形状は，本願指定商品の機能又は美観に資することを目的とする形状からなるものであり，本願指定商品の需要者が本願商標に接する場合，単に商品の形状を表したものと認識するにすぎないというべきである。したがって，商標法３項１項３号該当性に関する審決の判断に誤りはない。２取消事由２（商標法３条２項該当性判断の誤り）について
本願商標と本件使用商品の同一性について
本件使用商品の立体的形状と本願商標とは，その形状については，同一の範囲内といえるものの，本件使用商品には，「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等の文字が付され，本件使用商品において，最も目につきやすい上面に，顕著に表されているから，本件使用商品においては，顕著に表された「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等の文字部分が自他商品識別力を有する部分であるというべきである。
したがって，本件使用商品の立体的形状と本願商標とは，自他商品識別力を有する「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等の文字部分の有無において異なっているから，両者は，同一性を有しているとはいえない。
本願商標の使用について
ア本件使用商品の使用状況について
本件使用商品は，原告も自認するとおり，輸出専用品であって，本件使用商品に関する使用状況等は，いずれも諸外国における使用状況を示すものである。また，原告の工場における本件使用商品の説明会への来訪者も，諸外国のグループの社員がほとんどであり，我が国からの来訪者は，原告の販売代理店の数名にすぎない。
イカジノ関係者の証明書について
多数のカジノ関係者の証明書（甲２７の１～１０１）等については，諸外国のカジノ業界において，本願商標が，原告の業務に係るものと認識できるに至っていることを証明するものであって，本願商標や本件使用商品が，我が国の需要者に，広く知られていることについて立証するものではない。
ウ日本人観光客の認識可能性について
本件使用商品は，専ら諸外国のカジノ施設において使用される輸出専用品であって，例え諸外国において，一定程度の日本人観光客に認知されているとしても，我が国で流通しているものではないから，本願商標が原告の業務に係る商品を表すものとして，我が国における需要者の間に広く認識されているということはできない。
エカジノ業界に占めるシェアについて
原告が主張するシェアは，カジノ施設を有する諸外国のマーケットにおけるシェアであって，我が国おける使用状況を示すものではない。以上のとおり，本願商標は，本件使用商品の立体的形状と同一性を有しているとはいえず，また，その指定商品に使用された結果，本願指定商品の需要者間で，原告の業務に係る商品の出所を表示するものとして我が国において全国的に認識されるに至ったものとはいえないから，本願商標が，商標法３条２項の要件を具備しないとした審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）について
認定事実
証拠（甲１～８，１８，乙１～１４）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア本願指定商品等
賭博行為を行う諸外国のカジノ施設では，バカラなどのトランプゲームにおいて，ディーラーがトランプを配る際に，複数組のトランプを収納し，繰り出すための容器が，「カードシュー」，「シュー」，「カードシューター」及び「ディーリングシュー」（カードシュー）などと称されて用いられている。このようなカードシューは，我が国においては，ゲーム用品などとして流通しているものであるところ，本願商標の出願日前に，当該カードシューと同様のものが，実際に諸外国のカジノ施設においても使用されていた。
本願指定商品は，「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」であり，上記のカードシューに「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなる」ものであるところ，このような商品は，諸外国のカジノ施設において，トランプの収納や繰り出しに加えて，バカラのいかさま防止，ディーラーの間違い発見，ゲーム結果の自動表示という目的のために，従前のカードシューに替えて使用されている。なお，指定商品は，通常，我が国で商品が流通し，一定の取引市場が形成されていることを前提とするところ，本願指定商品に係る商品は，現実には我が国の市場で流通しておらず，現段階でその一般的な需要者を具体的に想起できないが，将来において，これが存在することがあり得るものとして検討する。
イ本願商標の立体的形状
本願商標は，別紙本願商標目録のとおり，箱状の立体的形状からなり，上面をなだらかに傾斜させ，角度を付けて傾斜させた前面には弧状の開口部を有し，上面にランプ，側面にボタン，背面にスイッチ及び各種機器との接続口を有し，全体として，曲線を多用した輪郭を有する形状からなるものである（当事者間に争いがない。）ところ，①全体として横長の箱状であること，②上面をなだらかに傾斜させていること，③前面を傾斜させ，半円状の開口部を設けていること，④輪郭を曲線としていること，⑤上面部及び側面部に，ランプ，ボタン，スイッチなどの立体的形状を有していることをその特徴とするものということができる。そして，上記ランプやボタン等は，ゲームの結果を表示（結果表示ランプ）し，又は機器を制御（インストラクションボタン）するなどのために設けられたものであると認められる。
ウカードシューの立体的形状
カードシューは，バカラ等のトランプゲームを行う際のトランプを繰り出すための商品であって，諸外国のカジノ施設において使用されているほか，我が国でもトランプゲームの際に用いられるものである。そして，一般的なカードシューは，その立体的形状において，①複数組のトランプを格納する容器として一般に採用される，横長の箱状であること，②格納されたトランプを前方に押し出すため，トランプ収納部分の下面を前方に向かってなだらかに傾斜させた結果，上面もなだらかに傾斜していること，③トランプを手で前方に滑らせて取り出しやすくするため，前面を傾斜させ，半円状の取出口を設けていることを特徴とするものということができる。このようなカードシューの形状は，複数組のトランプカードを格納した上，上から一枚ずつ前方に滑らせて円滑に取り出すという機能を効果的に発揮させるなどの目的で選択されるものであり，商品の出所を表示し，自他商品を識別する標識としての機能を有するとはいえないものである。
商標法３条１項３号該当性


前記によれば，本願商標の形状と一般的なカードシューの形状とは，横長の箱状であり，上面をなだらかに傾斜させるとともに，前面を傾斜させ，半円状の開口部が設けられているという点において共通するものであり，その共通する形状は，トランプを格納して，上から一枚ずつ取り出せるカード容器の基本的な形状であって，トランプ繰り出し装置という機能を効果的に発揮させるために通常採用されている形状であることが認められる。
そして，本願商標の立体的形状は，全体として曲線を輪郭として用いていることなど，一定の特徴的形態を有するものであるけれども，このような曲線を輪郭とするカードシューは，他にも存在するのであって（乙４，１１），通常採用されている形状の範囲を超えるものとまでは認められず，本願商標に接した需要者が，商品の美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであると認められる。
また，本願指定商品は，「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなる」ものであるところ，前記認定のとおり，ランプやボタン等は，電子的にトランプカードを識別認識してゲームの結果を表示する，又は電子機器を制御するために設けられたものであると認められる。このような電子的な機能を有する商品には，その機能を発揮させるために，ランプやボタン，スイッチ等を搭載することが通例であるといえ，本願商標のランプやボタン，スイッチ等の特徴的形態については，本願商標に接した需要者が，商品の機能を効果的に発揮させることを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであると認められる。以上によれば，本願商標の立体的形状は，客観的に見れば，機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ，また，需要者において，機能又は美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであるから，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当するものと認められる。
原告の主張について
ア原告は，本願指定商品は，「バカラのいかさま防止」「ディーラーの間違い発見」「ゲーム結果の自動表示」という用途及び機能を有し，特許取得の独特のコードが印刷されたカードをセンサーで読み取り，パソコンなど通信機能を備えた機器との間でデータを交信する機能をその本質的な要素としている極めて特殊な商品であるから（甲１～８），本格的なカジノゲームが可能なカジノ施設内で使用される商品であり，その用途及び機能から，合法的にバカラゲームを行うことができない我が国において普通一般に流通することはない輸出専用品であるのに対し，カードシューは，電子機器としての機能を有さない商品であり，飲食店（酒場）などで，誰でもが提供できるゲーム用品の一種と思われるから，本願指定商品とカードシューは，そもそも，その具体的構成が全く異なる上，その使用される場所が全く異なり，その需要者も異なるから，本願指定商品と同一の需要者に代替的に供給される同種の商品とはいえない旨主張する。
しかしながら，前記認定のとおり，本願指定商品は，カードシューに「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなる」ものであり，トランプを配る際に，複数組のトランプカードを収納した上，上から１枚ずつ前方に滑らせて繰り出すための容器（トランプ繰り出し装置）としての一般的なカードシューの機能に，電子的にトランプカードを識別認識し，トランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵するなどの機能を付加したものであるといえる。
そして，本願指定商品とカードシューは，共にトランプカードを用いたゲームに使用される商品であって，本願商標の立体的形状とカードシューの形状とは，前記のとおり，多くの共通する要素を含む程度に類似しているのであるから，本願指定商品が，専ら外国のカジノなどで使用され，原告の主張するような特殊な電子的機能を有するものであるとしても，本願商標の立体的形状が，商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当するか否かを判断するに当たっては，カードシューの立体的形状と比較して検討するのが相当であるといえる。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ原告は，本願商標の立体的形状は，カジノでディーラーがカードを配るときに用いるシューの語源である「靴」のイメージと，カジノ業界にこれまでなかった初めてのバカラ電子シューであることから，パイオニアとして先頭を走ることを象徴する「スポーツカー」のイメージを意図的に組み入れたもので（原告は，その形状自体を自他商品識別標識として採用した。），曲線を多用したその全体的な構成の特異性ゆえに，本願指定商品の需要者に対して，現代社会から見た美しい未来感とともに大自然の緩やかな流れを具現した標章であるという印象を与え，強く記憶に残すものであり，美観等の向上という観点に加えて，再度の需要喚起を図るための自他商品識別力の付与の観点をも併せ持っているものであるから，本願商標の立体的形状は，美観の観点から選択したものではなく，商品の機能等から生ずる制約の中で，美観等の向上を図ると同時に，自他商品識別力を有するものとするべく商品の形状に創意工夫を凝らしている形状というのが相当である旨主張する。しかしながら，本願商標の立体的形状が，全体として曲線を輪郭として用いていることなどについては，通常，カードシューに採用されている形状の範囲を超えるものではなく，機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められるのは前記認定のとおりである。原告の主観的な意図として，本願商標の形状自体を自他商品識別標識として採用し，商品の形状に創意工夫を凝らしたものであったとしても，そのことは，需要者が商品を選択するに際し，外観上の美感という嗜好上の意味合いを与え得るにすぎず，客観的に，需要者はそれを未だ商品の形状であると認識するにとどまるものであるから，本願商標が，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であるとの認定を左右するものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。ウ原告は，本願商標の立体的形状は，商品の用途，性質等に基づく制約の下で，ある程度の選択の幅がある中で，曲線を多用した構成を採用した上で，美観等の向上を図ると同時に，その採用した形状を手掛かりとして当該商品の次回以降の購入等に結び付ける自他商品識別力を有するものとするべく，そのランプ，ボタン等の位置，大きさ，範囲について，一定の創意工夫を凝らした形状であり，本願指定商品の機能を確保するために，本願商標の立体的形状と同じ構成を不可避的に採用しなければならない関係にもなく，機能上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものともいえないから，本願商標の立体的形状は，商品の機能に資することを目的とする形状ではない旨主張する。


しかしながら，原告が，本願商標の立体的形状について，商品の用途，性質等に基づく制約の下で，自他商品識別力を有するものとするべく，そのランプ，ボタン等の位置，大きさ，範囲について，選択の幅の中で，創意工夫を凝らしたものであり，その結果採用された本願商標の立体的形状が，本願指定商品の機能を確保するために不可避的に採用しなければならない構成ではないとしても，本願指定商品のような電子的な機能を有する商品には，その機能を発揮させるために，ランプやボタン，スイッチ等を搭載することが通例であるといえ，その位置，大きさ等を客観的にみても，本願商標に接した需要者が，商品の機能を効果的に発揮させることを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであると認められるのは前記認定のとおりである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。エ原告は，本願商標の立体的形状は，自他商品識別力を有するものであり，また，本願商標の立体的形状又はこれに類似する形状を採用した本願指定商品を取り扱う事業者は，カジノ業界において原告以外に存在せず，それゆえ，本願商標の立体的形状は，カジノ業界にこれまでなかった初めてのバカラ電子シューの立体的形状を構成しており，その特異な立体的形状である本願商標は，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものでも，一般的に使用される標章でもない旨主張する。
しかしながら，本願商標の立体的形状又はこれに類似する形状を採用した指定商品を取り扱う事業者が，仮に，現在，原告のみであり，本願商標が，業界初の電子的機能を有するカードシューの立体的形状を構成するものであるとしても，前記認定のとおり，本願商標の立体的形状は，客観的にみて，電子的機能を有するカードシューとして，その商品等の機能又は美感に資することを目的とする一般的な形状であるといえるから，将来的に，何人もその使用を欲するものではないとはいえず，先に商標出願したことのみを理由として，本願商標を原告に独占使用させることは公益上の観点からも適切であるとはいえない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。オ原告は，バカラゲームを行うカジノ施設を有する諸外国において，本願商標について商標登録出願をしており，少なくとも，米国，欧州連合，オーストラリア，ロシア，マレーシア，ニュージーランドにおいては，自他商品識別力を有するものとして商標登録されている（甲２６の１～８）ことからすると，輸出元となる我が国において原告に独占使用を認めても公益上何ら問題が生ずることはない旨主張する。
しかしながら，前記認定のとおり，本願商標は，これをその指定商品に使用した場合，需要者は，単に，商品の形状を表したものと認識するにすぎないものというべきであり，自他商品識別力を有するものではないから，本件使用商品が一般的に流通している上記諸外国において商標登録がされたからといって，これが流通していない我が国における商標登録が当然に認められるべきであるとはいえない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。以上によれば，本願商標が，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当するものとした審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。２取消事由２（商標法３条２項該当性判断の誤り）について
商標法３条２項の適用について
商標法３条１項３号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは，このような商標は，商品の産地，販売地その他の特性を表示記述する標章，あるいは，商品等の形状を表示する標章であって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場合自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものであることによるものである。また，商標法３条２項は，同条１項３号に該当する商標のように，本来は，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものであっても，その使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては，自他商品識別力を獲得したものとして，例外的に商標登録を受けることができる旨を定めたものである。そして，商標法は全国一律に適用されるものであって，商標権が全国に効力の及ぶ更新登録可能な排他的な権利であることからすると，商標法３条２項により商標登録が認められるためには，同条１項３号に該当する商標が，現実に使用された結果，指定商品又は指定役務の需要者の間で，特定の者の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったことが必要であると解される（そうである以上，指定商品又は指定役務の需要者は，通常，全国的に存在していることが前提となるものである。）。上記の理は，商標法３条１項４号及び５号に該当する商標について，同条２項により商標登録を受けることができる場合においても異なるところはないといえる。
本願商標及び使用に係る商品の構成態様
本願商標は，前記１に認定したとおりの構成からなるものであるのに対し，証拠（甲１～４，６，１８，２２，３７，４９）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本願商標と類似する形状の商品「バカラ電子シュー」（本件使用商品）を製造及び販売しているところ，本件使用商品は，「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」であり，本願指定商品に属するものであること，本件使用商品と本願商標の立体的形状は，ランプの数や曲面の形状，カード繰り出し口の形状等において若干相違するものもあり，完全に同一の形状からなるものということはできないものの，実質的に同一性を有するものであるといえることなどが認められる。なお，証拠（甲１，２，１８，２４，３７，４１）及び弁論の全趣旨によれば，本件使用商品は，その上面に，看者の注意を惹くように書された「ＡＮＧＥＬＥＹＥ」等の文字が記載されていることが認められるが，商品等は，その販売等に当たって，その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通例であることに照らすと，使用に係る立体形状にこれらが付されているということのみで，直ちに本願商標の立体的形状について，商標法３条２項の適用を否定することは適切ではなく，上記文字商標等を捨象して残された立体的形状に注目して，独自の自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断するのが相当である。


以上を前提に，本願商標について検討するに，本願商標の立体的形状と実質的に同一の形状を有する本件使用商品が，輸出専用の商品であって我が国において流通していないことは，当事者間に争いがない。そして，原告が主張するように，本件使用商品が輸出され，又は輸出を前提としてのみ譲渡若しくはそのための展示がされることにより，本願商標が使用されているとしても，本件使用商品の取引に関係する者は国内の販売代理店に限定されており，本願商標を原告の出所表示として認識し得る需要者は限られた範囲にとどまるから，本願指定商品の需要者が全国的に存在していると認められない。のみならず，本件使用商品が輸出されることにより，諸外国で使用されており，諸外国のカジノ関係者に知られているとしても，その周知性が我が国に及んでいると認めるに足りる証拠はないから，本願商標が，現実に使用された結果，本願指定商品の需要者の間で，原告の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったものと認めることはできない。したがって，本願商標は，商標法３条２項により商標登録を受けることができるものということはできない。
原告の主張について
ア原告は，①原告は，１９４９年（昭和２４年）の創業以来各種カードゲーム専門メーカーとして，世界を舞台に幅広く活動している企業であるところ，本件使用商品は，２００５年（平成１７年）以降１０年以上にわたって諸外国のカジノに輸出され，使用されており，世界最大のカジノ市場であるマカオにおいて約９０％のシェアを有すること，②原告は，本件使用商品を２００５年（平成１７年）から２０１４年（平成２６年）の間に，アジア・オセアニア・北米及びヨーロッパの各国に合計１万４８４１台販売し，同時期の売上は約２７億円，販売促進費用は約１億３千万円であり（甲４０，４９），また，マツイ社が販売代理店として本件使用商品を韓国へも販売していること，③原告は，会社案内（甲１）及びホームページ（甲２）に，本件使用商品を掲載し，その広告宣伝を行っているところ，カジノに関するニュースを内容とする海外のウェブサイトにおいて，カジノの様子を撮影した写真中にも，本件使用商品が写っている（甲２５の１～７）こと，④そして，本件使用商品は，バカラ電子シューのマーケットにおいて９０％以上のシェアを占めるに至っており，諸外国のカジノ関係者の認知度も高く（甲２７の１～甲３２の３），ゲーム産業における賞にノミネートされ，受賞したことからすると（甲２４），カジノ関係者が，日本において本件使用商品に接する場合，これが原告の製造に係る商品であることを認識することができるといえること，⑤原告は，原告の工場の来訪者に対して，映像を用いて，本件使用商品についての説明会（商品展示会）を開催しているところ，原告の工場には，カジノグループの社員が多数訪問しており（甲３２），本件使用商品に関する商談が日本でなされているから，少なくとも，原告が本件使用商品の譲渡又は輸出するために日本で展示し，商品に関する宣伝広告を日本で行っていることは明らかであること，⑥原告は，自社工場に国内外の代理店業者やカジノ関係者を招いて商談を行っており，原告の工場に訪問した人々は，在外者であったとしても，我が国の需要者として評価し得ることなどを主張して，本願商標がその指定商品に使用された結果，需要者が原告の業務に係る商品であると認識することができるに至ったものといえるから，本願商標は商標法３条２項に該当する旨主張する。
しかしながら，本件使用商品に関する使用状況，販売台数，シェア，売上，受賞歴，ウェブサイト等における掲載記事及び販売促進の状況等について原告が主張する事情は，いずれもカジノ施設のある諸外国における状況を示すものであり，我が国における本件使用商品の使用状況等についてのものではないから，我が国における需要者の認識を反映したものとは認め難い。
また，原告の工場における本件使用商品の説明会への来訪者についても，合計の訪問者数が８年間で約１９８名であり，そのうち国内の訪問者は，原告の販売代理店の数名にすぎないこと（甲３２）などに照らすと，我が国の原告の工場で本件使用商品に関する商談が行われているとしても，外国からの訪問者は我が国の需要者とはいえず，需要者といい得るのは販売代理店の数名の者であって限られた範囲にとどまるものであるから，本願指定商品の需要者が全国的に存在しているとは認められず，本願商標が現実に使用された結果，本願指定商品の需要者の間で，原告の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったと認めることはできない。
したがって，原告の上記主張はいずれも採用することができない。イ原告は，原告による本件使用商品の製造，輸出の結果，多数のカジノ関係者（オセアニア，シンガポール，香港，フィリピン，マレーシア，マカオに所在するカジノの関係者（合計１０１名））等が本件使用商品と同一の本願商標の画像について，原告の出所に係る商品であることを認識している旨主張する。しかしながら，原告が提出する多数のカジノ関係者の証明書等（甲２７，２９～３１）は，諸外国のカジノ関係者において，本件使用商品が原告の業務に係るものであると認識することができるということを内容とするものであって，直ちに，本願指定商品の需要者の間で，原告の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったことの根拠となるものではないといわざるを得ない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。ウまた，原告は，日本最大のカジノサイトである「リゾカジ」は，会員数が約３万人であり，月間アクセス数は３０万近くにのぼるものであり，日本語のみのウェブサイトであるため，その登録会員及び閲覧者のほとんどは，諸外国のカジノ施設への訪問を望む日本人観光客と推測され，「リゾカジ」の会員である日本人観光客が訪問するカジノにはほぼ１００％，本件使用商品が設置されているから，本件使用商品は，相当数のカジノ施設を訪問する日本人観光客に認知されていると推察できる旨主張する。
しかしながら，仮に，上記サイトの会員数やアクセス数などから，本件使用商品自体が，外国のカジノ施設を訪問する一定数の日本人観光客に認知されていると推察することができ，これらの者が需要者といい得るとしても，当該商品の出所にまで関心を寄せていたとは認め難いから，原告が主張する上記事情をもって，本願指定商品の需要者の間で，原告の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったと認めることはできない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。エさらに，原告は，本願商標は，バカラゲームを行うカジノ施設を有する諸外国（米国，欧州連合，オーストラリア，ロシア，マレーシア，ニュージーランド）においては，自他商品識別力を有するものとして商標登録されており（甲２６の１～８），また，原告が本願商標を盛大に継続使用したことにより，本件使用商品は，バカラ電子シューのマーケットでは９０％以上のシェアを占めるに至っている（甲２７の１～甲３２の３）旨主張する。