「【００１１】この破壊装置１は，破壊プローブＡと，エネルギー供給回路Ｂとから構成され，破壊プローブＡは，被破壊物４に形成した装着孔５に装着する破壊容器６と，この破壊容器６の縮径した開放部に螺合する蓋部材７に対で挿通した電極８と，破壊容器６内で電極８の先端部同士を接続する金属細線（溶融気化物質の一例で，例えば銅：Ｃｕからなる）２と，破壊容器６内に充填された圧力伝達用の破壊用物質（水などの安定性物質や，ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質が用いられる）３とから構成されている。
【００１２】前記エネルギー供給回路Ｂは，各電極８の端子８ａに接続された電源装置１１と，この電源装置１１と一方の端子８ａとの間に直列接続されて，電源装置１１と両端子８ａとの間に並列接続されたコンデンサー１４に対し所定量の電気エネルギーを蓄積するよう制御するための充電制御回路１２と，この充電制御回路１２と一方の端子８ａとの間に接続された放電スイッチ１３とから構成されている。【００１３】次に，上記構成の破壊装置１を用いて被破壊物４を破壊する方法を説明する。例えば，破壊用物質３として水などの安定性物質を用いて破壊プローブＡを製作し，これを被破壊物４に形成した装着孔５に装着する。そして，各電極８に導線１０を介してエネルギー供給回路Ｂを接続する。また，一方で充電制御回路１２によってコンデンサー１４に対し金属細線２が溶融気化するのに必要な所定量の電気エネルギーを蓄積する。
【００１４】その後，放電スイッチ１３をオンすると，電極８を介してコンデンサー１４から金属細線２に電気エネルギーが供給されてこれが溶融気化して急激に体積膨張し，この体積膨張に伴う衝撃力によって，破壊容器６が破壊されるとともに被破壊物４が部分的に破壊したりあるいは亀裂が発生し，一方で，金属細線２が溶融気化するのに伴う現象，すなわち，放電，火花，発熱，体積膨張に伴う衝撃力などで，破壊用物質３も急激に体積膨張（蒸発）するとともにこの破壊用物質３に金属細線２が溶融気化する際の膨張力が伝達され，破壊用物質３が被破壊物４に発生している亀裂に入り込んでこれを押し拡げる。このように，金属細線２および破壊用物質３の膨張に伴う衝撃力でもって被破壊物４が破壊容器６とともに破壊され，あるいは被破壊物４が脆弱化する。
【００１５】また，破壊用物質３としてニトロメタンなどの爆発性物質を用いる場合，コンデンサー１４に電気エネルギーを蓄積して放電スイッチ１３をオンすると，電極８を介してコンデンサー１４から金属細線２に電気エネルギーが供給されてこれが溶融気化して急激に体積膨張し，この体積膨張に伴う衝撃力で破壊容器６が破壊されるとともに被破壊物４が部分的に破壊したりあるいは亀裂が発生し，一方で，金属細線２が溶融気化するのに伴う現象，すなわち，放電，火花，発熱，体積膨張に伴う衝撃力などで破壊用物質３が爆発して亀裂を押し拡げる。このように，金属細線２が溶融気化して急激に体積膨張した際の衝撃力および破壊用物質３の爆発力でもって被破壊物４が破壊され，あるいは脆弱化する。」「【００２３】以下に別の実験例を示す。これは，肉圧を１mm，半径(平均半径)20mmに形成した塩化ビニル製の破壊容器６を用い，溶融気化物質を銅製の金属細線２とし，Ｖc＝3000V，Ｃ＝500μFに設定し，破壊用物質３として100g   のニトロメタンを用いて，一軸圧縮強度1000kgf／cm2以上を有した   0.5m3の岩石（被破壊物４）を破壊する実験を行ったものである。
【００２４】この実験において，金属細線２が溶融気化する際の衝撃力のみで破壊容器６が破壊し，100gのダイナマイトを使用した場合とほぼ同程度の破壊性能でもって岩石を破壊することができた。」
「【００３２】さらに，上記実施の形態では，破壊用物質３として水などの安定性物質や，ニトロメタンなどの爆発性物質を用いたが，これに限定されるものではなく，「日本産業火薬類会」発行の“新版：産業火薬類”に記載されている火薬類，すなわち，火薬，爆薬および火工品を用いてもよいし，「日本化学会」編“化学便覧”に記載の，火薬類以外の爆発性化合物，硝酸メチル，ニトロ化合物，さらにはガソリン等の燃料を用いてもよく，この場合も上記実施の形態と同様の作用効果を奏し得る。
【００３３】上記実施の形態では，破壊容器６はセラミックあるいは塩化ビニル製の例を示したがこれに限定されるものではなく，例えば，木材，紙，他の合成樹脂などの非金属製のもの，あるいは薄厚のアルミニウム，鉄などの金属製のものを用いてもよく，何れの場合も引張強度は分かっているので，その引張強度に応じた衝撃力を得るようコンデンサー１４の充電エネルギーＷcを設定することにより，破壊容器６をまず破壊し，溶融気化物質が溶融気化するのに伴う現象で，破壊用物質３も急激に体積膨張するとともに被破壊物４に発生している亀裂に入り込んでこれを押し拡げ，被破壊物４を確実に破壊，あるいは脆弱化させることができる。
【００３４】
【発明の効果】以上の説明から明らかな通り，本発明は，被破壊物に装着する破壊容器内に挿入した溶融気化物質に対して，コンデンサーから所定量の電気エネルギーを供給することにより溶融気化物質を急激に溶融気化させ，溶融気化物質が溶融気化するのに伴う現象を用いて溶融気化物質の周囲に設けた膨張力伝達用の破壊用物質を体積膨張させて被破壊物を破壊するようにし，溶融気化物質が溶融気化する際に発生する衝撃力Ｆ，破壊容器の平均半径ｒ，破壊容器の肉圧ｔ，破壊容器の引張強度σの関係をＦ・ｒ／ｔ≧σに設定し，また，膨張力伝達用の破壊用物質を体積膨張させて被破壊物を破壊する代わりに，爆発性の破壊用物質を用い，この爆発性の破壊用物質の爆発力を用いて被破壊物を破壊するようにしたので，溶融気化物質の膨張に伴う衝撃力のみで破壊容器が破壊され，溶融気化物質が溶融気化するのに伴う現象で，破壊用物質も急激に体積膨張あるいは爆発するとともにこの破壊用物質が被破壊物に発生している亀裂に入り込んでこれを押し拡げ，溶融気化物質の膨張力および破壊用物質の膨張力あるいは爆発力でもって被破壊物を確実に破壊，あるいは脆弱化させることができ，周辺機器の漏洩電流などが発生したとしても，溶融気化物質が溶融気化するだけの電気エネルギーが供給されない限り破壊用物質が体積膨張あるいは爆発しないので，装置の取り扱いに際しての安全性が著しく向上する。」(3)   グロー燃料について
一般にグロー燃料は，ラジコンの燃料に使用されるもので，通常，主燃料のメタノール，燃焼を促進させるニトロメタン及び摩擦を低減するオイルの３成分から構成され，さらに，メーカーによっては，汚れやさびの発生を防止する目的で微量の添加剤を加えている。


現在，国内で入手可能なブランドはおよそ２０種類近く存在する。市販品のニトロメタン量としては，ボート用で３０パーセントから７５パーセントを含有するものがあり，特注すればニトロメタン９０パーセント，メタノール５パーセント，オイル５パーセントの組成のものも購入可能である。（甲１１，乙７の１ないし３）
２取消事由４（一致点・相違点の認定及び容易想到性判断の誤り）について(1)相違点１に係る容易想到性の有無の判断についてア本件特許発明１における「主成分のニトロメタンと，メタノールおよびオイ
ルからなるラジコン用のグロー燃料」の技術的意義
本件特許発明１は，ダイナマイトのような許可を要する火薬類の代替として，非火薬の「グロー燃料」の燃焼による膨張圧を破壊力として使用して，岩盤やコンクリート構造物を破砕することを目的とする発明である（本件明細書の【０００６】）。「グロー燃料」の破壊力は，「主成分」とされるニトロメタンの燃焼による膨張圧により生じると解するのが自然である。
他方，本件明細書には，その他の成分である「メタノールおよびオイル」の作用については，何らの記載がない。
この点，被告は，「メタノールおよびオイル」には，ニトロメタンと均一に分散混合された状態で気化してニトロメタンの燃焼反応に作用するので，ニトロメタンの燃焼反応の進行を穏やかにする効果があると主張する。しかし，そのような効果については本件明細書に何ら説明がなく，ニトロメタンの燃焼反応の進行が穏やかになることが当業者にとって自明であるとも認められないから，被告の主張は採用できない。
ところで，破砕対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは，解体現場において一般的に行われている(当事者間に争いはない)。他方，請求項１記載の「主成分のニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」は，ニトロメタンの含有率が高い市販の「主成分のニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」に限定されるものではなく，ニトロメタンの含有率の低い市販の「ニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」にニトロメタンを添加することによって得られる「主成分のニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を含むものと解するのが相当である。そして，前記のとおり，破砕対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることが，解体現場において一般的に行われていることに照らすならば，ニトロメタンの含有率の低い市販の「ニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」にニトロメタンを添加することによって調整された「主成分のニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」も，解体現場において用いられていることが合理的に認められる。
イ甲１発明におけるニトロメタンの技術的意義
甲１には，破壊容器に充填される爆発性物質あるいは可燃性物質として，ニトロメタンが例示されているが（【００１１】，【００１５】，【００３２】），ニトロメタンの純度については何ら記載されていない。しかし，前記のとおり，一般に，破砕対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは，解体現場において一般的に行われていることからすれば，成分調整されていない純度１００％のニトロメタンのみが記載の対象とされていると解すべきでなく，成分調整されたニトロメタンについても記載の対象とされていると解するのが自然である。また，甲１発明の「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」に代えて，本件特許発明１の「主成分のニトロメタンと，メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を用いることで，破壊用薬剤としての作用効果に差異は認められず（前記のとおり，「メタノールおよびオイル」にニトロメタンの燃焼反応の進行を穏やかにする効果があるとの主張は，本件明細書及び本件全証拠によるも根拠がない。），そのような破壊用薬剤を生成するための材料として「ラジコン用のグロー燃料」を用いることも，単に，市販されている既存品の一つを選択したにすぎないというべきである。
ウ小括
以上によれば，本件特許発明１と甲１発明との相違点１に係る構成は，当業者が容易に想到し得たものというべきであって，これを容易想到ではないとした審決の判断は誤りである。
(2)相違点３に係る容易想到性の有無の判断について甲５５の１ないし７によれば，発熱のための金属細線として，銅製の細線を用いることも銅―ニッケル製の細線を用いることもいずれも周知であると認められる。そして，放電破砕においても，金属細線は発熱を前提としたものであるから，周知技術としての銅―ニッケル製の細線を採用することに格別の困難性は認められない。また，本件明細書においても，「銅―ニッケル抵抗細線３が溶融スパークし，高温で大衝撃力の火花が発生し」（【００１７】）と記載されているにとどまり，銅－ニッケル製を用いることによる格別の作用効果については何ら記載されていない。以上によれば，相違点３に係る構成は，単なる設計的事項であり，当業者において容易に想到することができるというべきであり，これと異なる審決の判断は誤りである。(3)   相違点２に係る容易想到性の有無の判断について甲１発明の「破壊容器」として合成樹脂のものが例示されている以上（甲１の【００３３】），合成樹脂の一種であるポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用いた本件特許発明１の「ＰＥＴ容器」との間に実質的な差異はない。
(4)まとめ
以上によれば，本件特許発明１と甲１発明との相違点１ないし相違点３に係る構成は，いずれも当業者が容易に想到し得るものと認められ，本件特許発明１が甲１発明からは容易想到ではないとした審決には誤りがある。よって，審決には違法があるから，これを取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
八      木      貴美    子
裁判官
小      田      真      治
本件明細書の【図１】
本件明細書の【図２】
甲１の【図１】


平成２９年１１月８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ワ）第２８４９１号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年９月８日
判           決
原        告          アート   金属工   業株式   会社同訴訟代理人弁護士      長谷    川        健
細    川      健    夫
橋    田      龍    介
串    田      規    明
同訴訟復代理人弁護士      平    良    亜    大被              告          平塚金   属工業   株式会   社（以下「被告平塚金属」という。）
被              告          株式会社山商エンタープライズ（以下「被告山商」という。）
被              告          箱崎貿易株式会社
（以下「被告箱崎貿易」といい，被告平塚金属，被告
山商及び被告箱崎貿易を併せて「被告ら」という。）
被告ら訴訟代理人弁護士          久保    田              伸同訴訟代理人弁理士          松    浦      恵    治
主           文
１被告平塚金属は，別紙被告標章目録記載１及び２の各標章を，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に付し，又は自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装にこれらの標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
２被告山商は，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載１及び２の各標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
３被告箱崎貿易は，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載１及び２の各標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
４被告らは，別紙被告標章目録記載１及び２の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装，パンフレット，カタログ，ポスターその他広告物を廃棄せよ。
５被告平塚金属は，別紙被告標章目録記載１及び２の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。６被告平塚金属は，原告に対し，２１５６万７９４３円及びこれに対する平成２７年１０月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
７原告のその余の請求をいずれも棄却する。
８原告と被告平塚金属との間の訴訟費用はこれを５分し，その２を被告平塚金属の負担とし，その余を原告の負担とし，原告と被告山商との間の訴訟費用はこれを３分し，その２を被告山商の負担とし，その余を原告の負担とし，原告と被告箱崎貿易との間の訴訟費用はこれを３分し，その２を被告箱崎貿易の負担とし，その余を原告の負担とする。９この判決は，第１項ないし第３項及び第６項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
１被告平塚金属は，別紙被告標章目録記載１ないし３の各標章を，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に付し，又は自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装にこれらの標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
２被告山商は，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載１ないし３の各標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。３被告箱崎貿易は，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載１ないし３の各標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
４被告らは，別紙被告標章目録記載１ないし３の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装，パンフレット，カタログ，ポスターその他広告物を廃棄せよ。
５被告平塚金属は，別紙被告標章目録記載１ないし３の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。
６被告平塚金属は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２７年１０月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。７訴訟費用は被告らの負担とする。
８仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，別紙商標権目録記載１及び２（以下，それぞれ「原告商標１」及び「原告商標２」といい，併せて「原告各商標」という。）の商標権を有する原告が，被告平塚金属が製造・販売・輸出し，被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機関用ピストンに，被告平塚金属が別紙被告標章目録記載１ないし３の各標章（以下，番号に応じて「被告標章１」などといい，被告標章１ないし３を併せて「被告各標章」という。）を付し，また，被告らが，被告各標章を付した箱に同ピストンを収納して，販売・輸出していると主張して，被告らに対し，被告各標章を付した同ピストンの販売等の差止め並びに同ピストン，包装及びパンフレット等の廃棄を求め，併せて，被告平塚金属に対し，同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに，不当利得返還請求として商標使用料相当額の一部である１億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２７年１０月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いがない事実並びに文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実）
(1)当事者
ア原告は，昭和２０年１２月２８日に設立された，各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である。
被告平塚金属は，昭和３３年１２月６日に設立された，各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である。原告及び被告平塚金属は，いずれもＡ（以下「Ａ」という。）を代表者として設立された会社である。Ａは，昭和４９年まで両社の代表者を務め，同氏の死去後はその子であるＢ（以下「Ｂ」という。）が両社の代表取締役に就任した（乙５，６）。
イ被告山商は，自動車部品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。
ウ被告箱崎貿易は，大型車両用修理部品，用品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。
(2)原告各商標と被告各標章
ア原告は，原告各商標の商標権を有している。
イ原告商標１及び２は，それぞれ，被告標章１及び２と同一である（以下，これらの標章を総称して「ＡＲＴ」といい，同各標章が付された製品を「ＡＲＴ製品」ということがある。）。
ウ被告平塚金属が製造し，被告各標章を付して販売等していた内燃機関用ピストン（以下，被告平塚金属が製造する内燃機関用ピストンを「被告製品」という。）は，原告商標１の指定商品である第７類の「自動車の発動機の部品」に含まれ，また，原告商標２の指定商品である第７類の「陸上の乗物用の動力機械の部品」に含まれる。
(3)被告らによる標章の使用


ア被告平塚金属は，平成６年７月以降，被告製品に被告標章１及び２を付し，又は被告標章１及び２を付した箱に被告製品を入れて販売し，又は中東，東南アジアなどへ輸出している。
イ被告平塚金属は，平成２６年頃から，被告製品に被告標章３を付し，又は被告標章３を付した箱に被告製品を入れて販売又は輸出している。ウ被告山商は，被告標章３を付した被告製品を中東などへ輸出している。エ被告箱崎貿易は，被告標章３を付した被告製品を東南アジアなどへ輸出している。
３争点
(1)原告各商標と被告標章３の類否
(2)原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性
(3)原告の請求は権利濫用に当たるか
(4)不当利得の発生及びその額
第３当事者の主張
１争点(1)（原告各商標と被告標章３の類否）について
〔原告の主張〕
原告各商標と被告標章３とは，以下のとおり，類似している。
(1)原告各商標
ア外観
原告商標１の外観は，ローマ字で構成される「ＡＲＴ」である。原告商標２の外観は，ローマ字で構成される「ＡＲＴ」が右斜めの字体となっており，また「ＡＲＴ」の前後に，「“」「”」が付されている。
イ称呼
原告各商標は，いずれも「アート」との称呼を生じる。
ウ観念
原告各商標は，英語で「芸術」「美術」の意味合いを有し，これらの意味を観念させる。
(2)被告標章３
ア外観
被告標章３の外観は，ローマ字で構成される「ＨＡＲＴ」である。
イ称呼
被告標章３は，「ハート」又は「Ｈ（エイチ）アート」との称呼を生じる。
ウ観念
被告標章３は，「Ｈ社のアート」の意味合いを有し，かかる意味を観念させる。
(3)原告各商標と被告標章３の対比
商標の類似性の判断は，外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況によって判断すべきである。
ア外観，称呼の類似
被告標章３の外観は，「ＡＲＴ」に「Ｈ」を付加しただけであり，原告各商標の外観と類似している。被告標章３の「Ｈ」は，被告平塚金属の商号である「平塚」を意味する「Ｈｉｒａｔｓｕｋａ」のイニシャルである。被告標章３から生じる称呼のうち，「ハート」という称呼は，原告各商標の「ア」と被告標章３の「ハ」の母音がいずれも「ア」であることによると，原告各商標と類似している。また，「エイチ（Ｈ）アート」という称呼については，いずれにも「アート」が含まれ，被告標章３は「アート」の前に「Ｈ（エイチ）」が付されただけであるので，原告各商標と類似している。
イ取引の実情
原告は，自動車の内燃機関用ピストンを製造・販売しており，出荷の際には化粧箱に「ＡＲＴ」の文字で斜めにした状態で印字している（甲３）。そして，被告平塚金属は，出荷の際，化粧箱に「ＨＡＲＴ」の文字を斜めにした状態で印字しており，原告と同じ色と字体を用いている（甲４）。また，被告平塚金属は，使用するロゴを被告標章１及び２（ＡＲＴ）から被告標章３（ＨＡＲＴ）に順次変更するに当たり，「ＨＡＲＴＦＲＯＭＨＩＲＡＴＳＵＫＡ    “ＡＲＴ”」というポスター等を作成し，キャンペーンを行った（甲５の１ないし３，甲６）。このように，被告平塚金属は，被告標章３について，被告平塚金属のイニシャルである「Ｈ」を「ＡＲＴ」の前に置いたもので，「ＨＩＲＡＴＳＵＫＡ」の「ＡＲＴ」を意味するものと宣伝しているのであるから，いまだに「ＡＲＴ」のブランド力にただ乗りしているということができる。
ウ全体的判断
全体的に考察してみて，「ＡＲＴ」と「ＨＡＲＴ」は，外観，称呼において紛らわしい関係にあるだけでなく，被告平塚金属が，原告の「ＡＲＴ」と被告平塚金属の「ＡＲＴ」の２種類があると認識されるようにキャンペーンをしていることから，原告の製品も被告平塚金属の製品も同じ「ＡＲＴ」ブランドであると感得され，自動車の内燃機関用ピストン市場において，需要者が両者を混同するおそれがある。
以上のとおり，原告各商標と被告標章３とは類似する。
〔被告らの主張〕
原告各商標と被告標章３は，以下のとおり，類似していない。
(1)外観，観念，称呼の類否について
ア外観
被告標章３は「ＨＡＲＴ」の欧文字４文字であるのに対し，原告各商標は「ＡＲＴ」の欧文字３文字であり，語頭の「Ｈ」の１文字の有無の差は，全体の４分の１と占める割合も多く，共通部分の文字の大・小文字及び書体が同一であることを考慮したとしても，明らかに相違する。
イ観念
被告標章３の「ＨＡＲＴ」は，「雄ジカ（特に５歳以上のアカシカ；今はｓｔａｇがふつう；優美さの象徴）」を意味する英単語であるが，我が国では親しみのない英語であり，「造語」と解されることも多い。これに対し，原告各商標の「ＡＲＴ」は，「芸術」を意味するものとして，小・中学生でも理解する英単語であり，両者の意味合いが交錯する可能性はないから，観念も類似していない。
ウ称呼
被告標章３は「ハート」の称呼が生じ，原告各商標は「アート」の称呼が生ずる。３音構成の極めて短い称呼の1音が相違し，また，語頭音は極めて重要な要素であるから，明らかに相違する。
(2)取引の実情について


原告は，被告による被告標章３の使用態様が原告による原告各商標の使用態様と類似すると指摘するが，これは，従前，原告が青箱，被告平塚金属が白箱を使用するという棲み分けがされていたところ，原告が平成２２年頃，突如として白箱の使用を開始して意図的に外観の類似を生じさせたものである。また，原告が指摘するポスター等は，被告平塚金属が無用の争いを避けるために，使用する標章を被告標章１及び２から，被告標章３へと切り替えるに当たり，被告平塚金属の顧客に対し，製品の品質は変わらないことを告知するために作成したもので，原告のブランド力にただ乗りしようとするものではない。
以上のとおり，原告各商標と被告標章３とは類似していない。２争点(2)（原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性）について
〔被告らの主張〕
(1)原告各商標の使用許諾契約の成否
Ａは，昭和３３年１２月に被告平塚金属が設立された際，原告代表者として，同被告に対し，原告各商標を無償で使用許諾する旨の決定をした。さらに，原告は，昭和４８年１０月２５日以降，原告作成の各規定（乙８ないし１０）により，原告各商標の使用方法（ＡＲＴマークの浮出し位置及び大きさ等）を具体的に指示し，被告平塚金属は，原告から指示された態様で原告各商標の使用を継続してきた。したがって，原告と被告平塚金属は，遅くとも昭和４８年の時点で，被告平塚金属が原告各商標を無償で使用することについて原告が許諾する旨の合意をした（以下「本件使用許諾契約」という。）。これに対し，原告は，原告の取締役会の承認がないから本件使用許諾契約は無効であると主張をするが，原告が詳細な規定まで作成して被告平塚金属に原告各商標の使用方法を指示していたことからして，取締役会の承認があったことは明らかである。
(2)本件使用許諾契約の解約の有効性
原告は，民法の使用貸借の規定を類推適用し，原告は本件使用許諾契約をいつでも解約することができると主張する。しかし，商標の使用許諾契約は，商標を営業行為に使用して営業活動を発展的に行うために締結されるものであるから，使用貸借とは前提を異にしており，商標の無償使用許諾契約に使用貸借の規定を類推適用することはできない。
仮に，本件使用許諾契約に使用貸借の規定が適用されると解されるとしても，本件使用許諾契約には，期間の定めはなく，その目的は被告平塚金属の製品の販売数量を増加させることにあるところ，同被告がその製品を販売している限り，上記目的は達成されていないのであるから，原告は本件使用許諾契約の解約をすることはできない。
また，本件使用許諾契約には，解約事由や終了事由に関する特約は存在しない。原告は，本件使用許諾契約の許諾期間は被告平塚金属がアートグループの一員である期間に限られ，かつ，原告の管理下において使用するという制限の付されたものであると主張するが，原告と同被告との間でそのような期間及び条件について合意したことはない。仮にそのような制限等があるとしても，被告平塚金属は，平成２３年度まで原告の依頼を受けて，原告が販売する製品を製造していたのであるから，アートグループの一員であったというべきである。
さらに，原告は，平成６年７月以降，被告平塚金属との間で，原告各商標の使用に関する協議を継続していた。具体的には，①平成６年７月４日及び平成１１年１０月２５日に開催された原告と被告平塚金属間の打合せでは，原告各商標の使用に関する結論は出ず（乙１１，１２），②平成１３年３月に開催された打合せでは，同被告が原告の協力会社に復帰することについての話合いがされ，その際，原告から「マルＳ市場で統一したＡＲＴマーク品の販売網で価格の安定化を図る」ことが提案され（乙１３），③平成１６年１２月２２日に開催された打合せでは，原告から，同被告に対し，包装材の「“ＡＲＴ”ＡＲＴＫＩＮＺＯＫＵ    ＫＯＧＹＯＣＯ．    ＬＴＤ．」との表示を変更するように要請があったことから，同被告は，平成１７年１月，その表示を「“ＡＲＴ”ＨＩＲＡＴＳＵＫＡＭＥＴＡＬ    ＭＦＧ．ＣＯ．ＬＴＤ．」へと変更したが（乙１４），同変更後，これを認識した原告からの苦情，異議等はなかった。
このように，原告と被告平塚金属との間では，原告各商標の使用についての協議が継続されていたのであるから，平成６年７月以降も，原告が原告各商標の使用を許諾していたという状況に変わりはなく，本件使用許諾契約は終了していない。
〔原告の主張〕
(1)本件使用許諾契約の成否
原告は，被告平塚金属に，原告各商標の使用許諾をしたことはない。被告平塚金属は，原告から禁止されていたにもかかわらず，原告各商標の使用を継続していたにすぎない。仮にＡが，取締役会の承諾なしに，原告と被告平塚金属の双方を代表して本件使用許諾契約を締結したとすれば，会社法に違反し無効である。
(2)本件使用許諾契約の解約の有効性
本件使用許諾契約が成立したとしても，同契約は，期限の定めなく，他人の権利を無償で使用することを内容とするものであるから，民法５９７条３項（使用貸借）の趣旨を類推して，原告は，被告平塚金属に対し，いつでも原告各商標の使用権の返還を求めることができると解すべきである。また，本件使用許諾契約は，被告平塚金属がアートグループの一員であることを前提とするものであるから，その許諾期間は同被告がアートグループの一員である期間に限られ，かつ，原告の管理下において原告各商標を使用する限りで許諾されるという制限の付されたものであると解すべきである。被告平塚金属は，平成６年７月頃，原告に対し，アートグループから離脱したいと要望し，原告からの説得に応じなかったため，原告は，同月４日付け書面（甲１２）をもってこれを了承するとともに，被告平塚金属に対し，原告が発注した製品以外に原告各商標を使用することを禁じたのであり，これをもって本件使用許諾契約は終了した。


仮に本件使用許諾契約の解約に正当な理由を要するとしても，本件使用許諾契約は上記のとおりの存続期間や制限があることや，被告平塚金属が，独立後は原告各商標が使用できないことを承知の上で独立を選択したことからすれば，原告が本件使用許諾契約を解約することには，正当な理由がある。被告らは，原告は平成６年７月以降も原告各商標の使用を許諾していたと主張する。しかし，①平成６年７月４日の原告と被告平塚金属との打合せの席上，同被告側の出席者から，「ロイヤリティーを支払う用意もある。」との発言があったことは，同被告が原告各商標を無償で使用する権限がないことを認識していたことを示す事実であり，②原告は，同年９月１４日付け書面（甲２の１）により，同被告に対し，アートブランドの使用をしないように通告し，③平成１１年１０月２５日及び平成１３年３月の打合せにおいても，原告が同被告に対し原告各商標の使用を許諾したことはなく，④原告は，平成１７年２月頃，弁理士から誤った助言を受け，以後，同被告に対して警告等をしていなかったが，平成２５年９月頃に原告代理人弁護士に改めて相談をした上で，同年１０月２１日付け「警告書」（甲２の４の１，２。以下「本件警告書」という。）を同被告に送付し，原告各商標の使用の差止めを請求した。
以上のとおり，原告は，平成６年７月以降に被告平塚金属が原告各商標を使用することを許諾したことはない。
３争点(3)（原告の請求は権利濫用に当たるか）について
〔被告らの主張〕
以下の各事情を総合すると，原告の本件請求は権利の濫用というべきである。(1)被告平塚金属は，平成３年頃，取引先を原告に移管するよう求められ，売上高を維持するという原告の説明を信じて，販売口座の移管に関する契約（乙１９）を締結したが，原告は，約束を履行せず，結果的に，同被告は，取引先を原告に奪われ，売上高が大幅に減少した。
(2)昭和３３年から平成６年までの３６年間，被告平塚金属が原告各商標を使用することについて何ら争いはなく，同被告は，平成２５年まで５５年間も原告各商標の使用を継続していた。
(3)原告が，平成６年，被告平塚金属に対し，（住所は省略）に所在する同被告の工場を閉鎖し，（住所は省略）にある原告の工場に移転するという無理な要求をし，同被告がこれを拒否したところ，原告各商標の使用の中止を要求するに至った。
(4)平成６年以降，海外のメンテナンス市場を拡大し，原告各商標の名を海外に広めたのは被告平塚金属である。
(5)平成１７年以降は，原告製品は青い外箱に，被告平塚金属の製品は白い外箱に収められて，海外に輸出され，原告製品と同被告製品は市場での棲み分けが行われ，需要者，取引者に誤認混同は生じていない。
〔原告の主張〕
本訴における原告の各請求は権利濫用に当たらない。商標権者としての当然の権利行使である。
４争点(4)（不当利得の発生及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)請求の趣旨６に係る不当利得額
ア被告平塚金属の売上
被告平塚金属の被告各標章の使用は，原告各商標権を侵害するものである。被告平塚金属は，平成２６年頃まで，被告標章１及び２を使用して被告製品を製造販売し，同年頃から現在まで，被告標章３を使用して被告製品を製造販売している。これらの被告製品の販売による被告平塚金属の平成１７年度から平成２６年度までの１０年間の売上額は，同被告の決算書によれば，１８０億６１００万円である。このうち約２１億円は，平成１７年度から平成２３年度までの間に，原告が被告平塚金属に対して発注し，原告に納入された製品に関するものであるから，これを控除した１５９億６１００万円が，原告各商標権の侵害行為による売上額である。
イ使用料率
原告各商標の使用料率は，「ＡＲＴ」ブランドの著名性及び顧客吸引力等を考慮すれば，売上高に対して，６％を下ることはない（甲１５）。
ウ不当利得額
被告平塚金属は，原告各商標の使用料を支払うべきところ，これを支払わなかったことにより，９億５７６６万円を不当利得した。計算：１５９億６１００万円×６％＝９億５７６６万円
エ請求額
原告は，上記ウの不当利得金の一部である１億円（平成１７年１０月１０日から順に発生する不当利得返還請求権を加算して１億円に至るまで）及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。
(2)平成２５年１０月２３日以降に被告標章１及び２の使用により生じた不当
利得額
ア被告平塚金属は，平成２５年１０月２３日以降における被告標章１及び２を使用した被告製品の売上額について，少なくとも７億１８９３万１４２１円であると認めている。
イ被告平塚金属は，平成２６年９月以降，被告製品に使用する標章を，被告標章１及び２から被告標章３へと順次切替えをしており，同月から同年１２月までの間の被告標章３を使用した被告製品の売上は１億６４６１万６９０４円であったと主張するが（乙３４），客観的な裏付けに乏しい。また，被告平塚金属が開示した資料によると，被告標章３を付した製品の生産数は，同期間に納入された中箱の納品数を大幅に上回っており，同被告は，在庫として残っているＡＲＴ製品の中箱に，被告標章３を付した製品を入れて出荷した可能性が高い。
これに加えて，ＡＲＴ製品の顧客吸引力，著名性も考え併せると，少なくとも，被告標章３を使用した被告製品の売上として被告平塚金属が主張する金額の８０％は被告標章１及び２を付した被告製品若しくは被告標章１，２を付した中箱を使用した被告製品の売上げであると推認すべきである。
したがって，平成２５年１０月２３日から平成２６年１２月３１日までの間の被告標章１及び２を使用した被告製品の売上額は８億５０６２万４９４４円を下らない。
〔被告平塚金属の主張〕
(1)請求の趣旨６に係る不当利得額


被告平塚金属が，平成２３年度まで，ピストンの製造を原告から受託し，平成２６年まで，原告各商標と同一である被告標章１及び２を付した被告製品を製造販売していたことは認める。しかし，原告の主張する被告平塚金属の決算書上の売上高は，ＯＥＭによる製品を含むものであるので，被告標章１，２を付した製品の売上高とは全く異なるものである。(2)平成２５年１０月２３日以降に被告標章１及び２の使用により生じた不当
利得額
ア被告平塚金属は，平成２６年３月から「ＡＲＴ」の刻印の金型に「Ｈ」を追加して刻印し，被告標章３の金型へと順次切り替え，生産計画表（乙３９ないし４５）記載のとおり同年６月から被告標章３を付した製品の生産を開始した。取引先への販売については同年１０月１日以降の出荷分から順次切り替え（被告山商については同年９月から販売），被告標章１及び２を付した製品の販売は同年１２月に終了した。
イ原告各商標の使用料率は，１％が相当である（乙３３）。ウ被告平塚金属が，本件警告書を受領した日の翌日である平成２５年１０月２３日以降に被告標章１及び２を付した被告製品を販売した数量及び金額は，それぞれ，５３万０４７６個及び７億１８８１万０２２１円（乙３２）に，数量４８個及び金額１２万１２００円を追加したものである。すなわち，平成２５年１０月２３日以降における被告標章１及び２を付した被告製品の売上額は，７億１８９３万１４２１円である。平成２６年９月から同年１２月までの間の，被告標章３を付した被告製品の売上額は，１億６４６１万６９０４円である（乙３４）。原告は，そのうち８０％が被告標章１及び２を付した被告製品に係るものであると主張するが，何ら根拠がない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
前記第２，２の前提事実に加え，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実が認められる。
(1)被告平塚金属の設立当初の状況等
ア被告平塚金属は，原告の関連会社として，昭和３３年１２月に設立され，原告と被告平塚金属の代表者は，昭和４９年までＡが務め，同人の死後は，その子のＢが代表取締役に就任した。原告と被告平塚金属は，いずれも，自動車の内燃機関用ピストン等を製造し，同被告は，三菱自動車工業株式会社，ヤンマーディーゼル株式会社，三菱重工株式会社など，主として神奈川県内に工場等を有する企業と継続的な取引を行っていた。（乙５～７，１５～１８）
イ原告及び被告平塚金属は，同被告の設立以降，資本の系列並びに代表者及び役員を同一とする系列会社として，それぞれ独立採算ではあるものの，ピストンその他の自動車部品の販売の生産・販売に当たり，共通の標章として原告各商標を用いて活動を行っていた。（乙７）
原告は，昭和４８年１０月，原告各商標のマークの大きさ及び浮出し位置等についての規定を作成し，それ以降，原告及びその関連企業は，同規定に従って製造したピストンに原告各商標を付し，原告に納入するとともに，自らも自社製品として販売及び輸出していた。（乙５，７～１０）ウ原告においては，トヨタ自動車からの出資を受けたことに伴い，平成２年，その代表者が，ＢからＣ（以下「Ｃ」という。）に交代した。他方，被告平塚金属の代表者はＢが引き続き務めていた。Ｃは，ピストン等の生産拠点が原告の所在地である（住所は省略）と被告平塚金属の所在地である（住所は省略）に分かれているのは非効率であるとして，同被告の従業員，工場等を（住所は省略）に移し，生産拠点を一本化することを推進した。（争いのない事実，弁論の全趣旨）
こうした方針を受けて，原告と被告平塚金属は，平成３年６月２０日，「販売口座の移管に関する契約書」（乙１９）を作成し，ＡＲＴ製品について，同被告から直接販売していた顧客に対する販路を，原告経由へと変更することについて同意した。同契約書には，「平塚金属には，損失をさせない前提である」との記載がされているが，その後，同被告の業績は悪化し，従業員のうち約１００名が退職するに至った。（乙１９，２０）このような業績悪化を受けて，被告平塚金属は，海外市場の開拓に力を入れ，海外向けメンテナンス製品として原告各商標を付したピストンを販売する事業を展開するようになった（こうした海外向けの製品は，原告及び被告平塚金属ではスペア・パーツを意味する「マルＳ」と略称されている。）。（乙１２，１３，３０の１及び２）
(2)原告と被告平塚金属の平成６年以降の協議の状況等ア被告平塚金属は，平成６年６月頃，原告に対し，「アートグループ」から独立する旨の意思を表明した。これに対し，原告は，平成６年７月４日付け書面をもって，①被告平塚金属が今後原告以外から直接受注する品目について原告各商標を使用しないこと，②原告が被告平塚金属に発注している品目のうち，原告口座から同被告口座に移管するものについて原告各商標を使用しないこと，③上記②のうち，当面原告各商標を使用せざるを得ない事情があるものについては，必要な品目に限り当面の経過措置として両者が使用契約を結び，同被告が原告各商標を暫定的に使用できるものとすることなどを条件として，同被告が「アートグループ」から離脱することを了解する旨を同被告に伝えた。（甲１２）
また，原告と被告平塚金属は，平成６年７月４日に打合せを開催し，その席上，同被告側からは，アートブランドの使用制限などが記載された書面の内容は承諾できないが，状況によっては，ロイヤルティを支払う用意もあるので継続発注を願いたいとの発言があり，また，原告側からは，状況によりアートブランドのロイヤルティを支払う方向での継続発注を考えるなどの発言がされ，結論的には，協議を継続することとされた。（乙１１）
イ原告は，平成６年９月１４日，被告平塚金属に対し，アートブランドの使用は不可である旨通告した。原告は，平成７年９月３０日及び平成９年７月２４日にも，被告平塚金属に対し，原告各商標の使用について警告をした。（甲２の１ないし３）
ウ被告平塚金属は，平成８年９月１７日，「ＨＡＲＴ」（称呼：ハート。区分：第７類ピストン〔機械用又はエンジン用の部品〕）について商標出願をし，平成１０年６月５日に登録されたが，平成２０年６月５日，上記登録は，期間満了により抹消された。（乙２８）


エ原告と被告平塚金属は，平成１１年１０月２５日，「マルＳの営業，生産，販売活動の方向性確認」を議題の一つとして打合せを開催した。同打合せの席上，原告から，被告平塚金属が原告の協力会社としてやっていけないかという打診があり，同被告側からは，将来原告の協力会社となることには異存がないが，ＯＥＭでの新規発注が難しいとなると，過去の経緯もあり慎重にならざるを得ない旨の回答がされた。（乙１２）オ原告と被告平塚金属は，平成１３年３月，打合せを行い，平成３年当時の関係に復帰し，「マルＳ市場で統一したＡＲＴマーク品の販売網で価格の安定化を図る」ことについての話合いが行われた。平成１３年当時，被告平塚金属では，原告からのＯＥＭとしての受注の売上が月４０００万円ないし５０００万円，被告平塚金属独自販売品の売上が９０００万円ないし１億円程度であり，いずれの製品にも原告各商標を付していたところ，原告は，同被告独自販売品の比率を徐々に減少させ，将来的には原告各商標を付した製品に係る営業活動を原告に一本化することを要望した。しかし，両社は合意に至らなかった。（乙１３）
カ原告は，平成１６年１２月２２日，被告平塚金属に対し，「ＡＲＴ．ＭＥＴＡＬ．ＭＦＧ」の使用を停止するよう通告し，被告平塚金属は，平成１７年１月，箱の表示を「“ＡＲＴ”ＡＲＴＫＩＮＺＯＫＵ    ＫＯＧＹＯＣＯ．ＬＴＤ．」から「“ＡＲＴ”ＨＩＲＡＴＳＵＫＡ    ＭＥＴＡＬＭＦＧ．ＣＯ．ＬＴＤ．」に変更した。その後，原告が，変更後の表示について異議を述べたことはなかった。
原告は，平成１７年に箱のデザインを変更し，青い色で斜体のＡＲＴという文字が連続して印刷された箱（乙２５）を使用するようになった。この結果，海外では，「青箱」は原告製品，「白箱」は被告平塚金属の製品と認識されるようになったが，原告は，平成２２年に一部の国について箱のデザインを「白箱」に戻した。
（乙１４，２４～２６，争いのない事実）
キ原告は，平成２３年度まで，被告平塚金属に対し，自動車の内燃機関用ピストンの製造を委託していた。（争いのない事実）
(3)本訴に至る経緯
ア原告は，平成２５年１０月，被告平塚金属に対し，「ＡＲＴ」の使用停止を求める本件警告書（甲２の４の１）を送付し，本件警告書は，同月２２日，被告平塚金属に到達した。（甲２の４の１・２）イ原告は，平成２６年９月１２日，被告平塚金属を相手方として，被告各標章の使用の差止等及び原告各商標の使用料相当額の不当利得返還を求めて，調停を申し立てたが，平成２７年７月３日，不成立となった。（乙２７の１ないし９）
ウ被告平塚金属は，平成２６年２月１９日，被告標章３について商標出願をし，同年６月２７日，登録を受けた。指定商品は第７類（陸上の乗物用動力機械の部品，動力機械器具〔陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。〕）と第１２類（陸上の乗物用の動力機械〔その部品を除く。〕）である。（乙３，４）
エ被告平塚金属は，平成２６年頃，「ＡＲＴ」刻印の金型について，「ＡＲＴ」の横に「Ｈ」の刻印を追加し，「ＨＡＲＴ」刻印の金型に順次切り替えた。被告平塚金属は，同年６月から被告標章３を付した被告製品の製造を開始し，同年１２月には原告各商標を付した製品の製造を終了した。
（乙３１，３８）
２争点(1)（原告各商標と被告標章３の類否）について
(1)商標の類否の判断方法
商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に，その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかも，その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁判所昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁，最高裁判所平成９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。
(2)原告各商標と被告標章３の対比
ア原告各商標
原告各商標の外観は「ＡＲＴ」又は「“ＡＲＴ”」であり，称呼は「アート」である。「ＡＲＴ」は，日本国内の需要者にとって容易に意味が理解できる英単語であるから，原告各標章は，英単語のＡＲＴが有する意味である「芸術」といった観念が生じるものと認められる。
イ被告標章３
被告標章３の外観は「ＨＡＲＴ」であり，称呼は「ハート」である。「ＨＡＲＴ」は，「雄鹿」の意味を有する英単語であるが，日本国内の需要者にとって容易に意味が理解できるということはできず，特定の観念を生じさせるものと認めることはできない。
ウ取引の実情


証拠（甲３，４，甲１４の１ないし３）及び弁論の全趣旨によれば，原告各商標及び被告標章３は，自動車のメンテナンス製品である内燃機関用ピストンの本体に浮出し刻印され，また，同ピストンが平均４個収められた中箱の側面に赤色で表示され，さらに，中箱に貼付されたホログラムシールにも赤色で表示されているものと認められる。また，上記各証拠によれば，原告の使用する中箱と被告平塚の使用する中箱は，いずれも白地で，原告各商標又は被告標章３の表示の下には，青色の枠内にモデル名とパーツ番号が黒字で記載されており，同枠の下には青字で原告会社又は被告平塚金属の会社名が英語で記載されていることが認められる。また，証拠（甲１４の１ないし３）によれば，被告らの取引先は，中箱に入れた状態で被告製品を在庫として保管していることが認められる。
エ類否判断
上記ア及びイのとおり，原告各商標と被告標章３とは，その外観が，前者の文字数が３文字の「ＡＲＴ」であるのに対し，後者の文字数が４文字の「ＨＡＲＴ」である点で異なる。両者は，後半３文字を共通にするものの，文字数が少ない英単語において語頭の文字が相違することは外観上の相違を看者に印象付けるものというべきである。
また，観念については，原告各商標が「芸術」の観念が生じるのに対し，被告標章３から特定の観念が生じない点で異なり，称呼も，原告各商標が「アート」であるのに対し，被告標章３は「ハート」である点で異なっている。このように，原告各商標と被告標章３は，観念及び称呼においても，相当程度異なる。
これに加えて，上記ウのとおり，需要者との取引時に使用される中箱の側面には，原告各商標又は被告標章３が，同じ赤色で表示されているものの，同一面に，原告の会社名又は被告平塚金属の会社名がそれぞれ表示されていて，会社名により製品の製造者が明らかにされていることに照らすと，自動車の内燃機関用ピストンを購入する需要者が，原告各商標と被告標章３の出所について誤認混同するおそれがあるということはできない。したがって，原告各商標と被告標章３は類似しない。
(3)原告の主張に対する判断
ア原告は，被告標章３について，「エイチアート」の称呼を生じ，「Ｈ社のアート」の観念を生じると主張する。
しかし，被告平塚金属が，「Ｈ」と「ＡＲＴ」の色やフォントを変えることもなく「ＨＡＲＴ」全体を一つの単語として用いていることに照らすと，被告標章３について，「Ｈ」と「ＡＲＴ」を区別した称呼や観念が生じると認めることはできない。
イまた，原告は，被告平塚金属が「ＨＡＲＴ    ＦＲＯＭＨＩＲＡＴＳＵＫＡ“ＡＲＴ”」というポスター等を作成し，キャンペーンを行ったことなどを指摘し，こうした取引の実情を踏まえると，原告各商標と被告標章３は類似すると主張する。
しかし，上記アのとおり，被告平塚金属は，被告標章３について，「Ｈ」と「ＡＲＴ」を区別することなく，「ＨＡＲＴ」という一単語のものとして使用しており，「ＡＲＴ」が独立して需要者に印象を与えるような態様で使用しているものではない。
また，証拠（甲５の１ないし３，乙３７）によれば，確かに，被告平塚金属が，取引先に対し，被告標章３の使用を開始するに当たり，「もう一方のＡＲＴブランドと区別する為に平塚ＡＲＴはＨＩＲＡＴＳＵＫＡの「Ｈ」をＡＲＴの前に付け『ＨＡＲＴ』をブランドロゴとし表示を変更させていただきます。」と記載した「ブランドロゴ変更のお知らせ」と題する文書（乙３７）により通知したことや，同旨のポスター等（甲５の１ないし３）を作成したとの事実が認められる。
しかし，前記認定のとおり，被告平塚が箱に「“ＡＲＴ”ＨＩＲＡＴＳＵＫＡＭＥＴＡＬ    ＭＦＧ．ＣＯ．ＬＴＤ．」と表示して取引者にピストン等を販売していたことを踏まえると，これらの通知やポスター等の記載の趣旨は，取引者に対し，「ＨＡＲＴ」表示への変更は，上記表示の下で販売していた製品の内容や品質等の変更を伴うものではないことを示唆しつつ，新たなブランドロゴである「ＨＡＲＴ」は，原告ではなく，被告平塚金属の製品の表示であることを告知するものであるということができる。
そうすると，これらの通知，ポスター等に接した需要者，取引者は，「ＨＡＲＴ」が付された製品は被告平塚金属の製品であると認識するのが自然であり，原告の製造する「ＡＲＴ」が付された製品と同一の出所のものであると誤認混同することはないというべきである。
したがって，取引の実情を踏まえても，需要者，取引者が，原告各商標が付された製品と被告標章３が付された製品の出所を誤認混同すると認めることはできないから，原告各商標と被告標章３とが類似するとはいえない。
３争点(2)（原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性）について
(1)本件使用許諾契約の成否
前記第２，２の前提事実並びに前記１の各認定事実によれば，被告平塚金属は，原告の関連会社として設立され，その設立当初から，原告各商標を付した自動車の内燃機関用ピストン等を製造・販売し，昭和４８年１０月２５日には，原告により原告各商標の使用態様が規定されたとの事実が認められる。これによれば，遅くとも同日までには，原告と被告平塚金属との間に，原告各商標について無償の使用許諾契約（本件使用許諾契約）が成立していたものと認められる（なお，原告商標１の登録日は昭和３６年８月１５日，原告商標２の登録日は昭和５６年１１月２７日であるが，登録の先後を通じて単に原告商標１又は２と呼ぶものとする。）。
これに対し，原告は，Ａが，取締役会の承諾なしに，原告と被告平塚金属の双方を代表して本件使用許諾契約を締結したと主張するが，同契約を締結するために必要な会社法等法律上の手続は取られていたと推認するのが相当であり，これを覆すに足りる証拠はない。


(2)本件使用許諾契約の解約の有効性
ア本件使用許諾契約の締結に当たり，原告と被告平塚金属との間で存続期間や解約事由について明示的な合意がされたことを示す証拠はないところ，原告は，本件使用許諾契約は，期限の定めなく，他人の権利を無償で使用することを内容とするものであるから，使用貸借に関する規定を類推適用して，原告は，被告平塚金属に対し，いつでも原告各商標の使用権の返還を求めることができると解すべきであると主張する。しかし，本件使用許諾契約は，原告とその関連会社である被告平塚金属との間で合意されたものであり，原告各商標を付して製造する製品も共通することから，両者が同一市場において信頼関係に基づき長期にわたり継続的に取引や事業をすることが前提となっていたものと考えられる。また，商標が顧客吸引力を獲得するためには相応の期間を要することから，原告による自由な解約を認めると被許諾者である被告平塚金属の期待や利益を害する程度が大きい一方，被告平塚が市場において原告各商標を付した製品を販売することは，原告各商標の顧客吸引力やその知名度の向上につながるなど，原告にとっても利益のあるものということができる。上記の本件使用許諾契約の締結の経緯，内容，性質等を考慮すると，本件使用許諾契約は無償ではあるものの，原告が被告平塚金属の同意なく同契約を一方的に解約するには，原告と同被告との間の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ，その修復が困難であることや，同被告が原告各商標のブランドイメージを損なうような背信行為を行ったことなど，その解約を正当とする理由が必要であると解すべきである。なお，本件使用許諾契約には終了事由の定めはないので，上記の理由が存在する場合に同契約が当然に終了したと解するのは相当ではなく，本件使用許諾契約が終了するには解約の意思表示を要するというべきである。イこれに対し，原告は，仮に本件使用許諾契約の解約について正当な理由が必要であるとしても，同契約の許諾期間は被告平塚金属がアートグループの一員である期間に限られ，かつ，原告の管理下において原告各商標を使用する限りで許諾されるという制限の付されたものであると解すべきであり，被告平塚金属が平成６年７月に原告からの独立を選択した以上，原告が同契約を解約することについて正当な理由があると主張する。しかし，本件使用許諾契約の際に，被告平塚金属が原告の管理下で原告各商標を使用する限りで使用が許諾される旨の制限が存在したり，その使用期間が，同被告が「アートグループ」の一員である期間に限られる旨の黙示の合意があったことをうかがわせる証拠はない。むしろ，前記認定のとおり，被告平塚金属が設立以降，自社の顧客を開拓し，自社製品を製造・販売していたことに照らすと，原告と被告平塚金属は，本件使用許諾契約に際し，同被告が一定の独立性を保持することを認めつつ，相互の協力関係を可能な限り永続的に維持し，社会・経済状況の変化に対応しつつ，取引を継続することを想定していたというべきである。
これによれば，本件使用許諾契約を一方当事者から解約するには，両者間の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ，その修復が困難であることなどの事情が存在することを要すると解すべきである。
ウ以上を前提として，平成６年７月４日付け書面（甲１２）又は同年９月１４日付け書面（甲２の１）による原告からの本件使用許諾契約の解約について，解約を正当とする理由があるかどうかについて検討する。この点について，原告は，被告平塚金属は独立後に原告各商標の使用ができないことを承知の上で独立を選択したものであり，平成６年７月４日の原告と被告平塚金属との打合せの席上，同被告側の出席者から，「ロイヤリティーを支払う用意もある。」との発言がされたのであるから，同被告が原告各商標を無償で使用する権限がないことを認識していたと主張する。
しかし，原告が，平成２３年度まで，被告平塚金属に対し，自動車の内燃機関用ピストンの製造を委託していたことについては，当事者間に争いなく，平成６年当時，原告と同被告との間で取引が継続していたことは明らかである。そうすると，平成６年の時点で両者の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ，その修復が困難であることなどの事情が存在したと認めることはできない。
また，前記認定のとおり，原告と被告平塚金属は，平成６年以降も協議を継続しており，①平成６年７月４日の被告平塚金属側の「ロイヤリティー」に関する発言も，アートブランドの使用制限などが記載された書面の内容は承諾できないとした上で，状況によっては，ロイヤリティーを支払う用意もあるとの発言があったにすぎず，②平成１１年１０月２５日の打合せにおいては，両者がマルＳ事業を協力して行うことについて協議され，その際，原告から被告平塚金属が原告の協力会社としてやっていけないかという打診がされ，③平成１３年３月の打合せの際には，原告と被告平塚金属が平成３年当時の関係に復帰し，「マルＳ市場で統一したＡＲＴマーク品の販売網で価格の安定化を図る」方向での協議が行われたことが認められる。これらの打合せは，原告と被告平塚金属との関係を修復し，取引関係を継続することを志向するものであり，原告が，少なくともマルＳ市場において被告平塚金属が原告各商標を使用することを黙認していたことを示唆するものということができる。
さらに，前記認定のとおり，原告は，被告平塚金属が，平成１７年１月に包装材の表示を「“ＡＲＴ”ＨＩＲＡＴＳＵＫＡＭＥＴＡＬ    ＭＦＧ．ＣＯ．ＬＴＤ．」に変更した後に，同表示について異議を述べておらず，その後，平成２５年１０月２２日に警告するまで，被告平塚金属による原告各商標の使用について異議を述べたことがなかったと認められる。こうした事実も，被告平塚金属が原告各商標を使用することを黙認し，両者間の取引を継続させる意思を有していたことを推認させる事実であるということができる。


以上を総合すると，平成６年の時点においては，原告と被告平塚金属との間では取引が継続し，その協力関係についても一定程度維持され，関係の修復が不可能なほど損なわれていたとは認めることはできないのであるから，平成６年７月４日付け書面及び同年９月１４日付け書面による原告からの本件使用許諾契約の解約について，解約を正当とする理由があると認めることはできない。なお，前記認定のとおり，原告は，平成７年９月３０日及び平成９年７月２４日にも，被告平塚金属に対し，原告各商標の使用について警告をしたとの事実が認められるが，仮に，これらの警告を本件使用許諾契約の解約の意思表示と解したとしても，上記と同様の理由から，同契約の解約を正当とする理由があると認めることはできない。エ次に，原告の被告平塚金属に対する本件警告書（平成２５年１０月２２日到着）による本件使用許諾契約の解約について正当な理由があるかどうかどうかについて検討する。
この点について，被告らは，本件使用許諾契約の解約の有効性について争うが，①前記のとおり，原告と被告平塚金属との間の取引は平成２３年度で終了し，それ以降，原告と被告平塚金属との間で取引の再開や関係回復に向けた協議が行われたと認めるに足りる証拠はないこと，②原告は，本件警告書において，原告各商標を明示した上で，その使用中止等を要求し，求められた措置を講じなかった場合には，法的手続を執ると通知していること，③原告は，平成２６年９月１２日，被告平塚金属を相手方として，被告各標章の使用の差止等及び原告各商標の使用料相当額の不当利得返還を求めて，調停を申し立てたことの各事実が認められる。これらの事実によれば，平成２５年１０月２２日の時点においては，原告と被告平塚金属との間の信頼関係は取引関係を継続することができない程度に損なわれ，その修復が困難である状態にあったと認めるのが相当である。そうすると，本件警告書による本件使用許諾契約の解約については，正当な理由があるというべきであり，同契約は，同日をもって，解約されたと認められる。
４争点(3)（原告の請求は権利濫用に当たるか）について被告らは，原告による本件請求は権利濫用に当たると主張する。しかし，前記３で説示したとおり，本件使用許諾契約は平成２５年１０月２２日をもって終了したと認められるところ，同日以降に原告各商標を付して被告が製品を販売等したことについて，原告が原告各商標に基づいて損害賠償等を請求することが権利濫用に当たるということはできない。
したがって，被告らの上記主張は理由がない。
５争点(4)（不当利得の発生及びその額）について
(1)売上額
ア本件使用許諾契約は，上記３で判示したとおり，平成２５年１０月２２日をもって終了したと認められるので，同月２３日以降は，被告平塚金属による原告各商標を付した被告製品の販売等は，原告各商標権を侵害することとなる。
そして，被告平塚金属の，同日から平成２６年１２月までの間における原告各商標を付した被告製品の売上額が少なくとも７億１８９３万１４２１円であることについては，当事者間に争いがない。イ被告標章３を付した被告製品に関し，被告平塚金属は，平成２６年９月から同年１２月までの間の同製品の売上額は，１億６４６１万６９０４円，売上個数は１４万４２５３個であると主張するところ，原告は，同被告の主張は裏付けに乏しく，同額の８割は原告各商標が使用された製品であると主張する。
そこで検討するに，被告平塚金属は，「ＡＲＴ」を付した被告製品の販売数及び売上高を記載した売上一覧表（乙３２）並びに「ＨＡＲＴ」を付した被告製品の販売数及び売上高を記載した売上一覧表（乙３４）を証拠として提出し，上記各売上一覧表の裏付け資料として「平成２５年（２０１３年）１０月２３日以降出荷明細」（乙３５。以下「出荷明細」という。）を提出した。そして，被告平塚金属は，「ＡＲＴ」を付した被告製品と「ＨＡＲＴ」を付した被告製品について，同一の製品番号を用いて管理しているため，帳簿上，「ＨＡＲＴ」を付した製品と「ＡＲＴ」を付した製品とを区別して販売数を集計することができないとして，生産計画表（乙３９ないし４５）から「ＨＡＲＴ」を付した被告製品の製造時期を確認し，その１週間以降の出荷について「ＨＡＲＴ」を付した被告製品の出荷であると推測して，その販売数を特定したと説明する（乙３８）。この説明については，出荷明細の「品目番号」「品目名」の欄が黒塗りされていてその内容を判別することができず，また，生産計画表上の「ＨＡＲＴ」を付した製品の製造日が平成２６年６月以降であるのに対し，出荷明細上の同製品の出荷日は同年９月以降であるから，出荷明細と生産計画表の記載とを照合することにより，その正確性を確認することは困難である。
他方で，被告平塚金属の帳簿上「ＨＡＲＴ」を付した製品と「ＡＲＴ」を付した製品とを区別して販売数を集計することができないことを前提とすると，生産計画表に記載された計画生産数から出荷数を推計するという方法自体は，不合理ということはできない。また，生産計画表に記載された「ＨＡＲＴ」を付した製品の生産計画数は，被告平塚金属が平成２６年９月から同年１２月までの間に販売したと主張する数量よりも相当程度多いと認められ，生産計画表の記載に照らして，同被告の主張する同製品の販売数が過大であるとは認められない。


ウさらに，証拠（乙４８）によれば，被告平塚金属は，平成２６年９月に８５８０個，同年１０月に９１７０個，同年１１月に１万６１６０個，同年１２月に１万０１００個の被告標章３（ＨＡＲＴ）が記載された中箱（合計４万４０１０個）の納入を受けていることが認められる。これに対して，被告平塚金属が主張する「ＨＡＲＴ」を付した製品の販売個数は，平成２６年９月が２万０７０４個，同年１０月が６５８４個，同年１１月が５万２０９６個，同年１２月が６万４８６９個である（乙３４）。中箱には平均４個の被告製品が収納されるものであることについては当事者間に争いがないところ，上記中箱の納入数と販売個数を対比すると，被告平塚金属の主張する販売個数を収納するに足りる数の中箱は納入されたものと認めるのが相当である。
これに対し，原告は，生産計画表に記載された「ＨＡＲＴ」を付した製品の数に比べて，中箱の納入数が少ないと指摘するが，生産計画表に記載された計画生産数と各月の出荷数は必ずしも対応すると限らず，また，「ＨＡＲＴ」を付した製品を，異なる標章表示のされた中箱に納入して取引先に納品するとは通常考えられない。
そうすると，被告平塚金属が，在庫として残っているＡＲＴ製品の中箱に，被告標章３を付した製品を入れて出荷したと認めることはできない。エ以上を総合すると，被告平塚金属における平成２５年１０月２３日から平成２６年１２月までの間の，原告各商標を使用した被告製品の売上額は，７億１８９３万１４２１円と認めるのが相当であり，これを覆すに足りる証拠はない。
(2)使用料率
原告は，「ＡＲＴ」の著名性及び顧客吸引力からすると，全体の平均値の２倍以上の６％を下らないと主張し，被告らは，第７類の平均値よりも低い１％であると主張する。
証拠（乙３３の資料３）によれば，商標権の売上額に対する使用料率に関する実態調査によると，全分類の平均が２．６％であり，そのうち第７類（加工機械，原動機〔陸上の乗物用のものを除く。〕その他の機械）における平均が１．８％，最大値が９．５％，最小値が０．５％であったと認められる。
上記の実態調査の結果によると，第７類（加工機械，原動機〔陸上の乗物用のものを除く。〕その他の機械）における平均は１．８％であるが，原告各商標は原告及び被告平塚金属が長年にわたり使用してきたものであり，国内では大手の自動車メーカー等にも製品を納入し，海外においても，需要者，取引者の間で原告の製品を示すものとして，相当程度の自他識別力，顧客吸引力を獲得するに至っていると考えられることを考慮すると，原告各商標の使用料は売上高の３％と認めるのが相当である。
(3)不当利得額の計算
７億１８９３万１４２１円×３％＝２１５６万７９４３円（１円未満四捨五入）
６結論
以上によれば，原告の請求は，被告らに対し，被告標章１及び２を付した被告製品の販売等の差止及び被告標章１及び２を付した包装，パンフレット等の廃棄を求め，被告平塚金属に対し，被告標章１及び２を付した被告製品の製造のための金型の廃棄を求め，併せて使用料相当額の不当利得金として２１５６万７９４３円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２７年１０月２９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，これらの限度で認容し，その余の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし，主文第４項及び第５項については仮執行の宣言は相当でないからこれを付さないこととして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
佐    藤    達    文
裁判官
遠    山    敦      士
裁判官
勝    又    来未    子
（別紙）
商標権目録
登録番号    第５７８７７０号
出願日     昭和２７年（１９５２年）８月３０日登録日     昭和３６年（１９６１年）８月１５日
商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第７類
自動車の発動機の部品，航空機の発動機，鉄道車両の原動機の部品，船舶の機関（エアクッション艇用のものを除く。）
第１２類
荷車，馬車，人力車，自動車並びにその部品及び附属品，自動車の発動機（その部品を除く。），自動車のベアリング，自動車の緩衝器，自動車の制動機，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，鉄道車両の原動機（その部品を除く。），航空機の車輪，鉄道車両の車輪，自動車の車輪，人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの車輪，航空機のタイヤ，自動車のタイヤ，人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーのタイヤ，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。）２
登録番号    第１４８８５９５号の１
出願日     昭和４６年（１９７１）１月１９日
登録日     昭和５６年（１９８１）１１月２７日
商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第７類


平成２８年７月２７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ワ）第２３０３７号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年５月２３日
判            決
原告          ルーカスインダストリーズ    リミテッド同訴訟代理人弁護士         山本健   策同                 草深充   彦同                 難   波   早登至同訴訟代理人弁理士          長谷部   真   久同補佐   人弁理   士         飯田貴   敏被告          株式会   社アド   ヴィッ   クス同訴訟代理人弁護士         大野聖   二同                  清水   亘同                 小林英   了同訴訟代理人弁理士           酒谷誠   一同補佐   人弁理士            野本裕   史
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙１及び別紙２－３記載の各物件を生産し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し，輸入し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。２被告は，その占有にかかる前項の各物件を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，１億７０００万円及びこれに対する平成２７年９月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。なお，本件の対象物件（差止請求及び廃棄請求の対象，並びに損害賠償請求の原因を構成する販売行為の対象。以下同じ。）につき，一部争いがあるが，当裁判所は，後記第４の１の理由により，上記１及び２並びに下記第２の１のとおり解したものである。
第２事案の概要等
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする特許第４２７５３１０号の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。）を有する原告が，被告に対し，被告が別紙１記載の各物件（すなわち，下記ア，イ及びエの各物件）を生産し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し，輸入し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること（以下「譲渡等」という。）は，本件特許権を侵害する行為であり，また，被告が別紙２－３記載の各物件（すなわち，下記ウの各物件）を譲渡等することは，本件特許権を侵害する行為であるか，特許法１０１条１号若しくは２号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であるとして，①同法１００条１項及び２項に基づき上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに，②被告が本件特許権の設定登録後である平成２６年９月頃から本件訴訟の提起日（平成２７年８月１５日）までの間に別紙１記載の各物件（すなわち，下記ア，イ及びエの各物件）を販売したことが特許権侵害の不法行為（民法７０９条）であるとして，損害賠償金１億７０００万円（特許法１０２条３項により算定される損害額１億５０００万円と弁護士費用・弁理士費用２０００万円の合計）及びこれに対する不法行為後の日（訴状送達の日の翌日）である平成２７年９月２日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。ア別紙２－１（物件目録１）記載１の物件（以下「イ号物件（車両右側用）」という。）
「イ号   物件（   車両右   側
用）」   と「イ   号物件
（車両   左側用   ）」を   併
せて，   単に「イ号物
件」という。同記載２の物件（以下「イ号物件（車両左側用）」という。）同記載３の物件（以下「ロ号物件（車両右側用）」という。）「   ロ号物   件（車   両右側用）」   と「ロ   号物件
（車両   左側用   ）」を   併
せて，   単に「ロ号物
件」という。
同記載４の物件（以下「ロ号物件（車両左側用）」という。）イ別紙２－２（物件目録２）記載１の物件（以下「ハ号物件（車両右側用）」という。）
「ハ号   物件（   車両右   側
用）」   と「ハ   号物件
（車両   左側用   ）」を   併
せて，   単に「ハ号物
件」という。同記載２の物件（以下「ハ号物件（車両左側用）」という。）ウ別紙２－３（物件目録３）記載１の物件（以下「ニ号物件（車両右側用）」という。）
「ニ号   物件（   車両右   側
用）」   と「ニ   号物件
（車両   左側用   ）」を   併
せて，   単に「ニ号物
件」という。同記載２の物件（以下「ニ号物件（車両左側用）」という。）同記載３の物件（以下「ホ号物件（車両右側用）」という。）「   ホ号物   件（車   両右側用）」   と「ホ   号物件
（車両   左側用   ）」を   併
せて，   単に「ホ号物
件」という。
同記載４の物件（以下「ホ号物件（車両左側用）」という。）同記載５の物件（以下「ヘ号物件（車両右側用）」という。）「   ヘ号物   件（車   両右側用）」   と「ヘ   号物件
（車両   左側用   ）」を   併
せて，   単に「ヘ号物
件」という。
同記載６の物件（以下「ヘ号物件（車両左側用）」という。）エ別紙２－４（物件目録４）記載の物件（以下「ト号物件」という。）２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠等により容易に認められる事実）
(1)当事者
原告は，英国に本店を有する，自動車及び二輪自動車の部品の製造・販売等を業とする会社である。
被告は，自動車用ブレーキシステム及びそのシステムを構成する部品の開発・生産・販売を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア原告は，次の内容の本件特許権の特許権者である（甲１，２）。
特許番号     第４２７５３１０号
発明の名称    固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるため
の方法
出願日      平成１０年７月２２日
出願番号     特願２０００－５０４０２７
優先日      平成９年７月２５日
優先権主張番号１９７    ３２１６８．２
優先権主張国   ドイツ
登録日      平成２１年３月１３日


イ本件特許の願書に添付された明細書（以下，図面と併せて，「本件明細書」という。）の   特許請求の範囲（以下   ，単に   「特許   請求の   範囲」   という   ことが   ある。）の請求項１（以下，単に「請求項１」ということがある。）の記載は，次のとおりである。
「液圧式車両ブレーキ（１０）であって，ハウジング（１２）とそのなかに配置されるブレーキピストン（１８）とを有し，このブレーキピストンが摩擦材に作用し，かつブレーキピストン（１８）と協動する液圧室（１６）に導入可能な液圧によって作動位置に摺動可能であり，この作動位置においてブレーキピストンが摩擦材を車両ブレーキのロータに押付け，更に，電動機（４２）によって駆動され，ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）と同軸なスピンドル・ナット配置（２４）を有し，このスピンドル・ナット配置がブレーキピストン（１８）を作動位置で機械的に固定し，そのナット（３０）が回動しないよう固定されており，かつスピンドル（２６）の回転によって回転方向に依存して軸線（Ａ）に沿って並進移動してブレーキピストン（１８）に当接するかまたはブレーキピストン（１８）から離れていき，２００：１オーダの減速比を有する減速機構（４４）が電動機（４２）とスピンドル（２６）との間に介装されているものにおいて，電動機（４２）の出力軸（４６）が軸線（Ａ）に平行に横方向の距離を置いて延びて，ブレーキピストン（１８）から離れた側で電動機（４２）から進出するように，電動機（４２）が車両ブレーキハウジング（１２）の横に配置されており，電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として実
施されており，更に，
副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（Ｂ）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であることを特徴とする液圧式車両ブレーキ。」ウ本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件発明」といい，本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明についての特許」という。）を構成要件（以下，符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）に分説すると，次のとおりである。
Ａ液圧式車両ブレーキ（１０）であって，
Ｂハウジング（１２）とそのなかに配置されるブレーキピストン（１８）とを有し，このブレーキピストンが摩擦材に作用し，かつブレーキピストン（１８）と協働する液圧室（１６）に導入可能な液圧によって作動位置に摺動可能であり，この作動位置においてブレーキピストンが摩擦材を車両ブレーキのロータに押付け，Ｃ更に，電動機（４２）によって駆動され，ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）と同軸なスピンドル・ナット配置（２４）を有し，このスピンドル・ナット配置がブレーキピストン（１８）を作動位置で機械的に固定し，Ｄそのナット（３０）が回動しないよう固定されており，かつスピンドル（２６）の回転によって回転方向に依存して軸線（Ａ）に沿って並進移動してブレーキピストン（１８）に当接するかまたはブレーキピストン（１８）から離れていき，Ｅ２００：１オーダの減速比を有する減速機構（４４）が電動機（４２）とスピンドル（２６）との間に介装されているものにおいて，Ｆ電動機（４２）の出力軸（４６）が軸線（Ａ）に平行に横方向の距離を置いて延びて，ブレーキピストン（１８）から離れた側で電動機（４２）から進出するように，電動機（４２）が車両ブレーキハウジング（１２）の横に配置されており，Ｇ電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）と
して実施されており，
Ｈ更に，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（Ｂ）に関してあらゆる
任意の角度位置でハウジングに取付可能であること
Ｉを特徴とする液圧式車両ブレーキ。
(3)被告の行為等
被告は，業として，ハ号物件，ニ号物件，ホ号物件及びヘ号物件を，平成２６年９月頃から製造販売している（ただし，ハ号物件については，平成２７年８月１４日以降の製造販売の有無につき，争いがある。）。
なお，原告の主張に係るイ号物件及びロ号物件（その存在の有無につき，争いがあるが，原告の主張に係るこれらの物件の構成は，別紙３－１（イ号物件及びロ号物件説明書）記載のとおりである。）並びに原告の主張に係るハ号物件（その構成につき，争いがあるが，原告の主張に係る同物件の構成は，別紙３－２（ハ号物件説明書）記載のとおりである。）は，いずれも本件発明の構成要件Ａないし同Ｃ及び同Ｆを充足するものと認められる（この点は，被告も争っていない。）。
３争点
(1)本件の対象物件にト号物件が含まれるか（争点１）(2)被告の行為は本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当
し得るか（争点２）
ア被告は，イ号物件及びロ号物件を製造販売しているか，また，これらの物件は，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足するか（争点２－１）イハ号物件は，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足するか
（争点２－２）
ウ被告によるニ号物件の製造販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものと
みなされる行為に該当し得るか（争点２－３）
エ被告によるホ号物件及びへ号物件の製造販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか（争点２－４）(3)本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め
られるか（争点３）
ア無効理由１（明確性要件違反）は認められるか（争点３－１）イ無効理由２（乙第７号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか（争点３－２）
(4)原告の損害額（争点４）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件の対象物件にト号物件が含まれるか）について
【原告の主張】


原告は，平成２７年９月３０日の第１回口頭弁論期日に，被告から，対象物件を品番等によって特定すべきである旨の釈明要求を受け，別紙１（訴状添付の物件目録）記載の物件と同一の物件について，平成２８年１月２７日付け訴え変更の申立書添付の物件目録により，搭載車種類及び品番を明らかにすることにより，対象物件をより具体的に特定し直したものであって，別紙１（訴状添付の物件目録）記載の物件と同申立書添付の物件目録とは，同一である。したがって，原告は，同申立書に基づく訴え変更の申立てにより，請求を減縮したものではない。
【被告の主張】
原告の平成２８年１月２７日付け訴え変更の申立書に基づく訴え変更の申立てにつき，請求の減縮として取り下げる趣旨を含むならば，被告は，当該取下げ部分については，同意しない。
また，原告の平成２８年４月２８日付け訴え変更の申立書に基づく訴え変更の申立ては，「キャリパ一体式ＥＰＢ」につき，ハ号物件（別紙２－２（物件目録２）記載の物件）に限定しており，この点は，請求の減縮に当たるところ，被告は，当該請求の減縮については，同意しない。
被告は，シリンダ，アクチュエータ及びこれらを支持するキャリパハウジングを一体として構成した「キャリパ一体式ＥＰＢ」の製造販売をしており，これは，別紙１（訴状添付の物件目録）記載の物件に含まれるとしても，平成２８年１月２７日付け訴え変更の申立書添付の物件目録には含まれない。そして，原告は，ハ号物件（別紙２－２（物件目録２）記載の物件）に含まれない被告の「キャリパ一体式ＥＰＢ」（ト号物件）について，特許権侵害の主張立証をしないから，同物件に係る原告の請求は，当然に棄却されるべきである。
２争点２（被告の行為は本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか）について
(1)争点２－１（被告は，イ号物件及びロ号物件を製造販売しているか，また，これらの物件は，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足するか）
について
【原告の主張】
ア被告は，平成２６年９月頃からイ号物件及びロ号物件を製造販売している。イイ号物件及びロ号物件は，別紙３－１（イ号物件及びロ号物件説明書）に記載された構成を有する。
ウイ号物件は，トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」という。   ）が製造販売する「ＬＥＸＵＳＮＸ２００Ｔ」及び「ＬＥＸＵＳ    ３００Ｈ」に搭載される電動パーキングブレーキであり，イ号物件（車両右側用）が車両の右側に搭載されるのに対し，イ号物件（車両左側用）が車両の左側に搭載されるという関係にある。両者は，左右対称の関係にあり，それ以外の構成において異なるところはない。エロ号物件は，トヨタが製造販売する「ＡＬＰＨＡＲＤ」及び「ＶＥＬＬＦＩＲＥ」に搭載される電動パーキングブレーキであり，ロ号物件（車両右側用）が車両の右側に搭載されるのに対し，ロ号物件（車両左側用）が車両の左側に搭載されるという関係にある。両者は，左右対称の関係にあり，それ以外の構成において異なるところはない。
オイ号物件及びロ号物件は，以下のとおり，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足する。
(ｱ)イ号物件及びロ号物件は，「ナット（３０）」の外側に形成された突起が「ブレーキピストン（１８）」の内周面に形成された溝に入り込んでおり，これにより「ナット（３０）」は「ブレーキピストン（１８）」に対して回転不能となるように配置される。「スピンドル（２６）」が回転すると，これに螺合する「ナット（３０）」が「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿って別紙３－１（イ号物件及びロ号物件説明書）の図１の右方向に向けて押し出す。これにより，「ブレーキピストン（１８）」がブレーキパッドを付勢し，車輪が制御される。一方，「電動機（４２）」の出力軸を逆回転させ（「スピンドル（２６）」を逆回転させ）ると，「ナット（３０）」が「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿って，同図の左方向へと移動する。これにより，「ブレーキピストン（１８）」によるブレーキパッドへの付勢が解除されるため，車両の制動も解除される。このように，イ号物件及びロ号物件は，「電動機（４２）」の出力軸の回転により，「ナット（３０）」（及び「ブレーキピストン（１８）」）は「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿って並進移動する。
したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件Ｄ「そのナット（３０）が回動しないよう固定されており，かつスピンドル（２６）の回転によって回転方向に依存して軸線（Ａ）に沿って並進移動してブレーキピストン（１８）に当接するかまたはブレーキピストン（１８）から離れていき，」を充足する。(ｲ)イ号物件及びロ号物件では，「電動機（４２）」によって「歯車減速機構（４４）」を介して「スピンドル（２６）」が駆動される。すなわち，「電動機（４２）」と「スピンドル（２６）」との間に，「歯車減速機構（４４）」が装着されている。そして，「歯車減速機構（４４）」の減速比（「電動機（４２）」の回転数と「歯車減速機構（４４）」の出力軸の回転数の比）は，１３４．４：１となる。
ここで，「オーダ」とは「数値の大きさの程度」である（甲５）から，「２００：１オーダ」とは「およそ２００：１程度」という意味であって，イ号物件及びロ号物件における上記の１３４．４：１は，「およそ２００：１程度」の範囲内にあるといえる。


すなわち，２００：１の比率とは０．５％（＝１÷２００）を意味するのに対し，イ号物件及びロ号物件における上記の１３４．４：１の比率とは０．７４４％（≒１÷１３４．４）を意味するところ，０．７４４％が「およそ０．５％程度」の範囲内にあると解されることは，常識的に考えても明らかである。しかも，本件発明の作用効果は，電動機とスピンドルとの間に介装される減速比「２００：１オーダ」の減速機構を採用することにより，さらに小型省スペース電動機の利用が可能となる点にある（本件明細書の段落【０００４】）から，「２００：１」という数字それ自体を殊更に重要視すべきではない。およそ２００：１程度の減速機構を採用すると小型省スペース電動機の利用が可能となるところ，減速比が１３４．４：１の減速機構を採用しても小型省スペース電動機の利用が可能となるのであるから，この点からも，イ号物件及びロ号物件における減速比「１３４．４：１」は「２００：１オーダ」の範囲内というべきである。さらに，多くの公知文献（甲３０ないし４１）の開示に基づいて算出した減速比に関する幅の平均は，±５０．３％であり，ギア比の値が本件発明と近い技術分野であっても，当業者の技術常識によると，減速比は平均値の±５０％程度の幅を有するものであるから，構成要件Ｅの「２００：１オーダの減速比」には，「１００：１」から「３００：１」の減速比が含まれるといえる。したがって，「歯車減速機構（４４）」は，「２００：１オーダの減速比」を有することになるため，イ号物件及びロ号物件は，構成要件Ｅ「２００：１オーダの減速比を有する減速機構（４４）が電動機（４２）とスピンドル（２６）との間に介装されているものにおいて，」を充足する。
(ｳ)イ号物件及びロ号物件では，「歯車減速機構（４４）」と「電動機（４２）」を組み合わせた「副組立体（４０）」は，「ハウジング（１２）」と「ねじ」によって固定されており，「ハウジング（１２）」から取り外すことができ，「ハウジング（１２）」から「副組立体（４０）」を取り外した後は，「ハウジング（１２）」と「副組立体（４０）」は，別々に操作をすることができる（甲３の２〔図４〕）。
したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件Ｇ「電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として実施されており，」を充足する。
(ｴ)イ号物件及びロ号物件では，「副組立体（４０）」と「ハウジング（１２）」が，「ハウジング（１２）の面（Ｂ）」において取り付けられるが，「副組立体（４０）」はいかなる角度であっても，「ハウジング（１２）」に取付けることが可能である。
したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件Ｈ「更に，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（Ｂ）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であること」を充足する。
(ｵ)イ号物件及びロ号物件は，構成要件Ａないし同Ｈを充足する液圧式車両ブレーキである。したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件Ｉ「を特徴とする液圧式車両ブレーキ。」を充足する。
【被告の主張】
被告は，シリンダ，アクチュエータ及びこれらを支持するキャリパハウジングを一体として構成した「キャリパ一体型ＥＰＢ」を製造販売しているが，原告の主張に係るイ号物件及びロ号物件を製造販売していない。
したがって，イ号物件及びロ号物件の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉの充足性については，認否の限りでない（なお，原告の主張に係るイ号物件及びロ号物件〔別紙３－１（イ号物件及びロ号物件説明書）記載の構成を有するとされる物件〕が構成要件Ａないし同Ｃ及び同Ｆを充足することは，積極的に争うものでない。）。
(2)争点２－２（ハ号物件は，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足するか）について
【原告の主張】
ア被告は，平成２６年９月頃からハ号物件を製造販売している。イハ号物件は，別紙３－２（ハ号物件説明書）に記載された構成を有する。ウハ号物件は，トヨタが製造販売する「ＬＥＸＵＳ    ＮＸ２００Ｔ」及び「ＬＥＸＵＳ３００Ｈ」並びに「ＡＬＰＨＡＲＤ」及び「ＶＥＬＬＦＩＲＥ」に搭載される電動パーキングブレーキであり，ハ号物件（車両右側用）が車両の右側に搭載されるのに対し，ハ号物件（車両左側用）が車両の左側に搭載されるという関係にある。両者は，左右対称の関係にあり，それ以外の構成において異なるところはない。
エハ号物件は，争点２－１に関する主張（前記(1)の【原告の主張】）と同様の理由により，構成要件Ｄ，同Ｅ，同Ｇないし同Ｉを充足する。
【被告の主張】
ア別紙３－２（ハ号物件説明書）は，多くの誤りがあり，ハ号物件の構成を正確に記載したものではない。ハ号物件の正確な構成は，別紙４（被告製品説明書）記載のとおりである。
イ被告は，ハ号物件を平成２７年８月１３日まで製造販売していたが，その後は，これを製造販売しておらず，今後もその製造販売は行わない。ウハ号物件は，以下のとおり，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ，同Ｇないし同Ｉを充足しない。
(ｱ)ハ号物件は，「ナット」が単独で移動しており，他の部材とともに移動することはないから，「『ブレーキピストン（１８）の中心軸線』に沿って並進移動」することはなく，構成要件Ｄを充足しない。
(ｲ)ハ号物件は，その減速比「１３４．４：１」が「２００：１オーダの減速比」に該当しないから，構成要件Ｅを充足しない。
(ｳ)ハ号物件は，電動機及び減速機構が一体化されており，それぞれが別々に操作可能な副組立体として実施されていないから，構成要件Ｇを充足しない。(ｴ)ハ号物件は，副組立体がハウジングに接続できる角度位置が固定されており，あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能とされていないから，構成要件Ｈを充足しない。


(ｵ)ハ号物件は，本件発明の上記各構成要件を充足していないから，構成要件Ｉを充足することもない。
(3)争点２－３（被告によるニ号物件の製造販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか）について
【原告の主張】
アニ号物件は，別紙５－１（ニ号物件説明書）に記載された構成を有する。イニ号物件は，ハ号物件の補修用部品として同物件に組み込まれる以外の用途がなく，被告は，そのような製品として製造販売しているから，ニ号物件の購入者がこれをハ号物件に組み込んで同物件を完成させる行為は，実質上，被告の行為と同視することができる。
したがって，被告によるニ号物件の製造販売は，本件発明の実施に該当する。ウ(ｱ)ニ号物件は，ハ号物件における「副組立体（４０）」に相当する部材であり，それのみでは本件発明の構成要件の全ては充足しない。しかし，ニ号物件がハ号物件の補修用部品である以上，ニ号物件をハ号物件における「副組立体（４０）」の代わりに搭載すると，ハ号物件と同じく，本件発明の構成要件を全て充たすものとなる。したがって，ニ号物件は，ハ号物件，すなわち，本件発明の実施品の「生産に用いるもの」である。
また，ニ号物件は，ハ号物件の補修用部品であるため，補修用部品としてハ号物件の部品に使用される以外には，経済的，商業的又は実用的なその他の用途は存在しないから，ハ号物件，すなわち，本件発明の実施品の生産「にのみ」用いられるものである。
したがって，被告によるニ号物件の製造販売は，本件特許権について特許法１０１条１号に規定する間接侵害を構成する。
(ｲ)仮に，上記(ｱ)の間接侵害が成立しないとしても，ニ号物件は，ハ号物件における「副組立体（４０）」に相当する部品であって，補修部品としてニ号物件を組み込んだ電動パーキングブレーキ（ハ号物件）は，ニ号物件がなければ機能しないのであるから，ニ号物件は，ハ号物件の「生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」である。
また，ニ号物件は，電動パーキングブレーキの補修用部品であり，例えばネジ，電球，トランジスター等の日本国内において広く普及している一般的な汎用品ではないため，「日本国内において広く一般に流通しているもの」には該当しない。そして，被告は，原告の親会社が平成２７年５月１２日に発送した侵害警告文（以下「本件侵害警告文」という。甲３の１）の受領時から又は遅くとも平成２８年４月２８日付け訴え変更の申立書の送達時から，本件発明が特許発明であること及びニ号物件が本件発明の実施に用いられることを知っている。したがって，それ以降の被告によるニ号物件の製造販売は，本件特許権について特許法１０１条２号に規定する間接侵害を構成する。
【被告の主張】
別紙５－１（ニ号物件説明書）の記載には多くの誤りがあり，ニ号物件の構成を正確に記載したものではない。ニ号物件の正確な構成については，別紙４（被告製品説明書）の対応部分を参照されたい。
争点２－２に関して主張したとおり（前記(2)の【被告の主張】），ハ号物件が本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足しない以上，ニ号物件を補修用部品として組み込んだとしても，本件発明の全ての構成要件を充足することにはならないから，被告によるニ号物件の製造販売が本件特許権の直接侵害ないし間接侵害を構成することはない。
(4)争点２－４（被告によるホ号物件及びへ号物件の製造販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか）について
【原告の主張】
アホ号物件及びヘ号物件は，別紙５－２（ホ号物件及びヘ号物件説明書）に記載された構成を有する。
イホ号物件及びヘ号物件は，ハ号物件の補修用部品として同物件に組み込まれる以外の用途がなく，被告は，そのような製品として販売しているから，ホ号物件及びヘ号物件の購入者がこれらをハ号物件に組み込んで同物件を完成させる行為は，実質上，被告の行為と同視することができる。
したがって，被告によるホ号物件及びヘ号物件の製造販売は，本件発明の実施に該当する。
ウ(ｱ)ホ号物件及びヘ号物件は，いずれもハ号物件における「ハウジング（１２）」に相当する部材であり，それのみでは本件発明の構成要件の全ては充足しない。しかし，ホ号物件及びヘ号物件がハ号物件の補修用部品である以上，ホ号物件又はヘ号物件をハ号物件における「ハウジング（１２）」の代わりに搭載すると，ハ号物件と同じく，本件発明の構成要件を全て充たすものとなる。したがって，ホ号物件及びヘ号物件は，ハ号物件，すなわち，本件発明の実施品の「生産に用いるもの」である。
また，ホ号物件及びへ号物件は，ハ号物件の補修用部品であるため，補修用部品としてハ号物件の部品に使用される以外には経済的，商業的又は実用的なその他の用途は存在しないから，ハ号物件，すなわち，本件発明の実施品の生産「にのみ」用いられるものである。
したがって，被告によるホ号物件及びヘ号物件の製造販売は，本件特許権について特許法１０１条１号に規定する間接侵害を構成する。(ｲ)仮に，上記(ｱ)の間接侵害が成立しないとしても，ホ号物件及びヘ号物件は，いずれもハ号物件における「ハウジング（１２）」に相当する部品であって，補修部品としてホ号物件又はヘ号物件を組み込んだ電動パーキングブレーキ（ハ号物件）は，ホ号物件又はヘ号物件がなければ機能しないのであるから，ホ号物件及びヘ号物件は，ハ号物件の「生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」である。
また，ホ号物件及びヘ号物件は，電動パーキングブレーキの補修用部品であり，例えばネジ，電球，トランジスター等の日本国内において広く普及している一般的な汎用品ではないため，「日本国内において広く一般に流通しているもの」には該当しない。
そして，被告は，本件侵害警告文（甲３の１）の受領時から又は遅くとも平成２８年４月２８日付け訴え変更の申立書の送達時から，本件発明が特許発明であること，並びにホ号物件及びヘ号物件が本件発明の実施に用いられることを知っている。したがって，それ以降の被告によるホ号物件及びヘ号物件の製造販売は，本件特許権について特許法１０１条２号に規定する間接侵害を構成する。
【被告の主張】


別紙５－２（ホ号物件及びヘ号物件説明書）の記載には多くの誤りがあり，ホ号物件及びヘ号物件の各構成を正確に記載したものではない。ホ号物件及びヘ号物件の正確な構成については，別紙４（被告製品説明書）の対応部分を参照されたい。争点２－２に関して主張したとおり（前記(2)の【被告の主張】），ハ号物件が本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足しない以上，ホ号物件及びヘ号物件を補修用部品として組み込んだとしても，本件発明の全ての構成要件を充足することにはならないから，被告によるホ号物件及びヘ号物件の製造販売が本件特許権の直接侵害ないし間接侵害を構成することはない。３争点３（本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか）について
(1)争点３－１（無効理由１（明確性要件違反）は認められるか）について
【被告の主張】
ア構成要件Ｅの「２００：１オーダ」について
(ｱ)構成要件Ｅの「２００：１オーダ」が具体的にどのような値であるのかは，特許請求の範囲の記載からは明らかでなく，また，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面にも「２００：１オーダ」の範囲を定める根拠がなく，「２００：１オーダ」の範囲を裏付ける本件特許の優先日当時の技術常識も示されていないから，当業者において，「２００：１オーダ」が具体的にいかなる範囲を意味するかは理解できない。
(ｲ)この点，原告は，減速比の幅が平均して±５０％であるという当業者の技術常識を斟酌すると，「２００：１オーダ」の規定は１００：１から３００：１の範囲であることを明確に理解する旨主張する。
しかし，原告が上記主張の根拠とする文献は，いずれも自動車用電動ブレーキの技術分野に属するものではなく，当業者の本件特許の優先日当時の技術常識を示すものではない。
かえって，自動車用ブレーキに係る技術文献である特開２００４－２６３８１２号公報（以   下「乙   ６文献   」とい   う。乙６   ）には   ，減速   ギヤの   減速比   は高々   ±２０％であることが示されている。
このように，「オーダ」（程度）の文言について多義的な解釈がなされているのであるから，当業者において「２００：１オーダ」が具体的に何を意味するのかは理解することはできない。
(ｳ)したがって，本件発明についての特許は，明確性要件（特許法３６条６項２号〔ただし，平成１０年法律第５１号による改正前の規定〕）違反の無効理由を有するから，特許無効審判により無効とされるべきものであり，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない。
イ構成要件Ｈの「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」について原告は，本件発明の構成要件Ｈ「更に，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（Ｂ）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であること」に関し，「ハウジング（１２）」との取付角度がネジ穴によって固定されている「副組立体（４０）」であっても，「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」である旨主張しているが，このような原告の主張を前提とする場合には，特許請求の範囲の記載における「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」の文言が意味するところを理解することができない。
本件明細書の発明の詳細な説明では，「独自の組立体として実施される電動機・減速機構ユニットはあらゆる任意の角度位置でブレーキハウジングへの固着を簡単に可能とし，ブレーキ取付場所が空間的に窮屈であることは副組立体の位置を適切に決定することで問題なく考慮することができる。」（段落【０００５】），「面Ｂに関してあらゆる任意の角度位置で車両ブレーキ１０のハウジング１２にユニット４０を取付けることを可能とする。」（段落【００２５】）と記載されているが，かかる記載からは，「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」の文言が原告の主張する意味を有しているものと解することができない。このように，原告の主張に従えば，構成要件Ｈの「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」の意義を理解することができず，当業者において発明の実施をすることができない。
したがって，本件発明についての特許は，上記の点においても，明確性要件（特許法３６条６項２号〔ただし，平成１０年法律第５１号による改正前の規定〕）違反の無効理由を有するから，特許無効審判により無効とされるべきものであり，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない。
【原告の主張】
ア構成要件Ｅの「２００：１オーダ」について
「２００：１オーダ」とは，「およそ２００：１程度」というほどの意味合いであると解することができる（甲５）。一般に「およそ」とは幅を持つ概念であるが，ここでいう「およそ」が持つ幅とは，当業者が技術常識に基づいて，減速比について通常理解する幅に相当するものと解することができる。そして，当業者が，技術常識に基づいて，減速比について通常理解する幅は，平均値の±５０％程度であると考え，このことは，多くの公知文献（甲８ないし２７，３０ないし４１）の開示に基づいて算出した減速比に関する幅の平均が，平均値の±４９．９％であることとも符合する。
このように，当業者の技術常識によると，減速比は平均値の±５０％程度の幅を有するものであり，これは電動パーキングブレーキにおいて，減速比の幅が２００：１を基準として±５０％とされているとの技術常識（甲４６）とも整合している。
なお，被告が言及する乙６文献は，増速と減速という異なる作用にまたがるギア比の幅を示すものであり，減速ギア比に関する技術常識が開示されているわけではないから，減速ギア比に係る「２００：１オーダ」の意義が多義的であることの根拠にはならない。
以上のとおり，当業者の技術常識によれば，「２００：１オーダ」は，１００：１ないし３００：１の範囲ということが明らかであり，「２００：１オーダ」が不明確であるとはいえない。
イ構成要件Ｈの「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」について本件発明の構成要件Ｈの「あらゆる任意の角度位置で取付可能」との文言は，ねじによる固定か否かを問わず，任意の方法により，任意の角度で取り付けることができるとの意味であることが明らかである。


そして，本件明細書の段落【０００５】及び段落【００２５】においても，ねじ固定に限定する旨の記載は一切ないことに照らしても，当業者は，「あらゆる任意の角度位置で取付可能」との文言が，ねじによる固定か否かを問わず，任意の方法により，任意の角度で取り付けることができるとの意味であることを明確に理解することができるのであって，構成要件Ｈの「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能」が不明確であるとはいえない。
(2)争点３－２（無効理由２（乙第７号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか）について
【被告の主張】
本件発明は，以下のとおり，本件特許の優先日前に頒布された刊行物である特表平１－５０３２５０号公報（以下「乙７公報」という。乙７）記載の発明（以下「乙７発明」という。）及び特開平３－４１２３３号公報（以下「乙８公報」という。乙８）記載の発明（以下「乙８発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明は進歩性を欠くものであって（特許法２９条２項），本件発明についての特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
ア乙７発明の構成は，次のとおりである。
１ａ液圧式の車両用ディスクブレーキであって，
１ｂキャリパハウジングとそのなかに配置されるピストンとを有し，このピストンが摩擦エレメントに作用し，軸方向に配置されたボアの中に導入可能な液圧によってピストンを摺動させ，それによりピストンが摩擦エレメントを移動させてロ
ータと係合させるように作動し，
１ｃ更に，電動モータ装置によって駆動され，ピストンの中心軸線Ａ’と同軸に配置されたねじ手段及びナットを有し，このねじ手段及びナットがピストンを移動させ，それによりピストンが摩擦エレメントを移動させてロータと係合させるよ
うに作動し，
１ｄナットがピストンに対して回転不能となるように配置されており，かつねじ手段のある方向への回転によって，中心軸線Ａ’に沿って移動してピストンに当接し，ねじ手段の反対方向への回転によってピストンから離れていき，１ｅ１１５：１の減速比を有する減速部が電動モータ装置とねじ手段との間に
介装され，
１ｆ電動モータの駆動軸が中心軸線Ａ’に平行に距離を置いて配置されており，ピストンから中心軸線Ａ’に垂直な方向に離れた位置において，電動モータ装置からの回転が伝達されるように，電動モータがキャリパハウジングの隣に配置される，１ａ液圧式の車両用ディスクブレーキ。
イ本件発明と乙７発明とを対比すると，次の(ｱ)及び(ｲ)の各点で相違し，その余の点で一致する。
(ｱ)本件発明では電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として構成されているのに対し，乙７発明では電動モータと減速部が別々に   操作可   能な副   組立体   として   構成さ   れてい   るかど   うかが   明らか   ではな   い点（以下「相違点１」という。）
(ｲ)本件発明は，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（９）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であるのに対し，乙７発明では減速部と電動モータがあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能かどうかが明らかではない点（以下「相違点２」という。）
ウ相違点の検討
(ｱ)相違点１について
乙８公報には，電動モータと減速装置が，ブレーキキャリパとは別個に操作可能な小組立体として構成され，ブレーキキャリパに設けられたネジ穴にネジで小組立体が取り付けられる，車両用の電動ディスクブレーキの発明（乙８発明）が開示されている。
原告は，構成要件Ｇにおいて「別々に操作可能」なのはハウジングと副組立体と解される旨主張しており，かかる原告の主張を前提とすれば，乙８発明には本件発明の構成要件Ｇに相当する構成が開示されている。
そして，乙７発明及び乙８発明は，いずれも車両用のブレーキに関する発明であり技術分野が共通する。また，乙７発明の目的は，「高い信頼性でコスト的に有効で，かつ特別の車両のまとめの制約の範囲内で実用的で」あること（乙７〔３頁右上欄８行ないし１０行〕）であり，乙８発明の目的である「量産性及びメンテナンス性を高める」ことと一部において共通しており，乙７発明において，電動モータと減速装置をブレーキキャリパとは別個に操作可能な小組立体として構成したとしても，乙７発明の目的である「高い信頼性でコスト的に有効で，かつ特別の車両のまとめの制約の範囲内で実用的で」あることは阻害されることはない。したがって，量産性及びメンテナンス性を高めるという観点から，乙７発明の電動モータと減速装置を，ブレーキキャリパとは別個に操作可能な小組立体として構成することは，当業者において容易に想到できたものである。
(ｲ)相違点２について
乙８公報には，ブレーキキャリパに設けられたネジ穴にネジで小組立体が取り付けられていることが記載されており，これは被告各製品と同様の構成である。原告は，侵害論において，ハウジングに設けられたネジ穴の位置を車両に応じて様々な角度に調節することによって，任意の取付角度で副組立体を取り付けることが可能であるから，被告製品が構成要件Ｈを充足する旨主張しており，かかる原告の主張を前提とすれば，乙８発明は，ブレーキキャリパに設けられたネジ穴の位置を車両に応じて様々な角度に調節することによって，任意の取付角度で小組立体を取り付けることが可能であるから，乙８発明には本件発明の構成要件Ｈに相当する構成が開示されている。
上述のとおり，乙７発明と乙８発明は技術分野及び目的において共通しており，乙７発明に乙８発明の小組立体を適用しても乙７発明の目的が阻害されることはないから，量産性及びメンテナンス性を高めるという観点から，乙７発明に乙８発明の小組立体を適用して，ハウジングの面に関して任意の角度位置で取付可能とすることは，当業者において容易に想到できたものである。仮に，乙８発明に本件発明の構成要件Ｈに相当する構成が開示されていないとしても，電動機及び減速機構を備えた小組立体を，ハウジングの面に関して任意の角度位置で取付可能とすることは，当業者において容易に想到できたものである。この点は，特開平８－２７６８３７号公報（以下「乙９公報」という。乙９）においても，車両用のブレーキ液圧制御装置において，ブレーキ装置内のキャリパ３に対する直動モータ１４（及びカム部材等）の取付位置を適宜変更することができる実施例が開示されている（段落【００１８】，図４参照）ことからも明らかである。エ以上のとおり，本件発明は乙７発明及び乙８発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明についての特許は進歩性欠如の無効理由を有する。
【原告の主張】


ア乙７発明の構成について
乙７発明には，電動モータ装置３４０の回転によってナット３９０が中心軸線Ａ’に沿って摩擦エレメントに近づく方向に移動することについての開示はあるものの，電動モータ装置３４０が逆回転してナット３９０が中心軸線Ａ’に沿って摩擦エレメントから離れる方向へ移動させることについての開示はない。したがって，乙７発明が「電動モータ装置が逆回転してナットが中心軸線Ａ’に沿って摩擦エレメントから離れる方向に移動することにより，ナットがピストンから離れて，ピストンの摩擦エレメントへの付勢が解除される」という構成を有するとの被告の主張は，誤りである。
イ相違点１について
乙７発明には，本件発明の副組立体（４０）に相当する部材がそもそも存在しないから，本件発明と乙７発明との相違点１は，次のとおりとすべきである。本件発明では電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として構成されているのに対し，乙７発明では電動モータと減速部を有す
る副組立体が存在しない点
ウ相違点２について
乙７発明の減速部は，キャリパハウジングの内部に配置されており，かつ，その一部はキャリパハウジングに連結されているから，乙７発明では，減速部と電動モータをあらゆる任意の角度位置でハウジングに取り付けることができず，また，乙７発明には，本件発明における副組立体（４０）に相当する部材が存在しないから，本件発明と乙７発明との相違点２は，次のとおりとすべきである。本件発明では，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（９）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であるのに対し，乙７発明ではキャリパハウジングに取り付ける副組立体が存在せず，減速部と電動モータをあらゆる任意の角度位置でハウジングに取り付けることができない点
エ相違点の検討の誤り
(ｱ)相違点１について
ａ乙８発明の構成について
乙８発明の小組立体は，キャリパハウジングと一体の部材であるから，キャリパハウジングと別々に操作可能な部材とはいえず，本件発明における副組立体（４０）に相当するものとはいえない。したがって，乙８発明には本件発明における構成要件Ｇに相当する構成が開示されているとはいえず，乙７発明に乙８発明の小組立体を適用したとしても，当業者は本件発明に容易に想到することはできない。
ｂ阻害要因
仮に，乙８発明に本件発明の構成要件Ｇに相当する構成が開示されているとしても，乙８発明における本件発明の構成要件Ｇに相当する構成を乙７発明に適用することについては，当業者にとって阻害要因がある。乙７発明は，乙７発明の目的を達成するための手段として，減速部をキャリパハウジングの内部に収容できる程小さくしたうえで，減速部をキャリパハウジングの内部に収容して一体の部材とすることで，部材全体の重量を減らす上ともに，車両の構成部品を簡単化するものであるところ，乙８発明における本件発明の構成要件Ｇに相当する構成を乙７発明に適用した場合，減速部がキャリパハウジングの外部に設けられることとなるのであるから，減速部をキャリパハウジングの内部に収めて一体の部材とすることで部材全体の重量を減らし，車両の構成部品を簡単化することができなくなり，乙７発明の目的を達成することができなくなる。したがって，乙８発明における本件発明の構成要件Ｇに相当する構成を乙７発明に適用することには阻害要因がある。
(ｲ)相違点２について
そもそも乙８発明には本件発明における構成要件Ｇに相当する構成が開示されていない。また，仮に，乙８発明には本件発明における構成要Ｇ相当する構成が開示されているとしても，上記のとおり，乙７発明に乙８発明における本件発明の構成要件Ｇに相当する構成を適用することには阻害要因があるため，当業者において容易想到とはいえない。
４   争点４（原告の損害額）について
【原告の主張】
被告は，業として，本件特許権の設定登録（平成２１年３月１３日）後である平成２６年９月頃から本件訴訟の提起日（平成２７年８月１４日）に至るまで，イ号物件，ロ号物件，ハ号物件及びト号物件を販売した。被告によるこれらの物件の売上額は，１５億円を下らないところ，本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額は，上記売上額の１０％を下らないから，原告は，特許法１０２条３項に基づき，１億５０００万円を損害の額としてその賠償を請求することができる。また，原告は，被告による本件特許権の侵害行為のため，本件訴訟を提起せざるを得なくなり，弁護士費用及び弁理士費用の支出を余儀なくされたが，その額は，２０００万円を下らない。
したがって，原告は，被告に対し，特許権侵害の不法行為（民法７０９条）による損害賠償金合計１億７０００万円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）である平成２７年９月２日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
【被告の主張】
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件の対象物件にト号物件が含まれるか）について(1)原告が請求の減縮（訴えの一部取下げ）をしようとし，被告の異議申し立てにより，請求の減縮（訴えの一部取下げ）の効果が生じなかったか否か，換言すると，本件の対象物件にト号物件が含まれるかについては，争いがあるので，検討する。
(2)原告は，訴状において，本件の対象物件を別紙１（訴状添付の物件目録）記載のとおり，製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキとしていたが，平成２８年１月２７日付け訴え変更の申立書（同月２９日送達）による訴え変更の申立てにより，対象物件を同申立書添付の物件目録記載の各物件に変更しようとした（当裁判所に顕著）。
ここで，製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキに該当する物件が同申立書添付の物件目録記載の各物件に限られるものではないことは，文理上，明らかであるから，上記訴え変更の申立てが請求の減縮，すなわち同申立書添付の物件目録記載の各物件以外に係る訴えの取下げを含むというべきである。この点，原告は，別紙１（訴状添付の物件目録）記載の物件と同申立書添付の物件目録記載の各物件が同一である旨主張する。しかし，上記説示したところに加え，原告が，当初，別紙１（訴状添付の物件目録）により対象物件を特定したのは，対象物件を特定の品番のものに限定することを避けるとの意図に基づくものと解されること（平成２７年１０月２３日付け準備書面（１）参照）に照らし，原告の上記主張は，採用することができない。


しかるところ，被告は，平成２８年２月３日の第２回弁論準備手続期日に，「上記訴え変更の申立てにつき，請求の減縮として取り下げる趣旨を含むならば，当該取下げ部分については，同意しない」旨述べ，請求の減縮（訴えの一部取下げ）に異議を申し立てた（なお，原告は，同期日に同申立書を陳述することにより，平成２７年１０月３０日付け訴え変更の申立書〔同年１１月２日送達〕を陳述しないまま撤回し，被告は，この点については異議を述べず，同意した。）。したがって，平成２８年１月２７日付け訴え変更の申立書に基づく訴え変更の申立てによる請求の減縮（訴えの一部取下げ）は，効力を生じておらず，本件の対象物件は，別紙１記載の各物件，すなわち製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキのまま，変更されなかったものといえる。(3)原告は，その後，平成２８年４月２８日付け訴え変更の申立書（同年５月６日送達）による訴え変更の申立てにより，再び対象物件を変更しようとした（当裁判所に顕著）。
上記訴え変更の申立ては，対象物件を従前のものから平成２８年４月２８日付け訴え変更の申立書添付の物件目録１記載の各物件及び別紙２－２（物件目録２）記載の各物件に変更するとともに，同申立書添付の物件目録３記載の各物件を追加することを内容とするところ，製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキに該当する物件が同申立書添付の物件目録１記載の各物件及び別紙２－２（物件目録２）記載の各物件に限られるものではないことは，文理上，明らかであるから，上記訴え変更の申立ては，請求の減縮，すなわち同申立書添付の物件目録１記載の各物件及び別紙２－２（物件目録２）記載の各物件以外の製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキに係る訴えの取下げを含むものである。そして，被告は，同年５月２３日付け被告第３準備書面（同月１７日受付）により，上記訴え変更の申立てに含まれる上記請求の減縮（訴えの一部取下げ）に対し，異議を申し立てた。原告は，同年５月２３日の第４回弁論準備手続期日に上記訴え変更の申立書を陳述するに際し，同申立書において特定した対象物件のうち，同申立書添付の物件目録１を別紙２－１（物件目録１）のとおり訂正し，同申立書添付の物件目録３を別紙２－３（物件目録３）のとおり訂正するとともに，被告が別紙３（物件目録３）記載の各物件を製造販売したことを理由とする損害賠償請求はしない旨述べた（すなわち，損害賠償請求を追加しなかった。）。被告は，同期日において，上記各訂正については異議がない旨述べたが，上記準備書面を陳述することにより，上記請求の減縮（訴えの一部取下げ）には，改めて異議を申し立てた（当裁判所に顕著）。
したがって，本件の対象物件は，譲渡等の差止め及び廃棄の請求については，別紙２－１，別紙２－２及び別紙２－４（以上をまとめると別紙１と同じ。）記載の各物件（イ号物件，ロ号物件，ハ号物件及びト号物件）並びに別紙２－３記載の各物件（ニ号物件，ホ号物件及びヘ号物件），損害賠償の請求については，別紙２－１，別紙２－２及び別紙２－４記載の各物件（イ号物件，ロ号物件，ハ号物件及びト号物件）となったものと認められる。
(4)上記検討したところによれば，原告は，被告に対し，ト号物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに，被告によるト号物件の販売が特許権侵害の不法行為を構成することを理由として損害賠償を求めていることになるが，原告は，ト号物件（すなわち，被告の販売に係る製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキのうち，イ号物件ないしハ号物件に含まれないもの）について，具体的な主張立証をしないから，ト号物件に係る原告の請求は，いずれも理由がない。２争点２（被告の行為は本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか）について
(1)争点２－１（被告は，イ号物件及びロ号物件を製造販売しているか，また，これらの物件は，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足するか）
について
原告は，被告が平成２６年９月頃から，本件発明の技術的範囲に属するイ号物件及びロ号物件を製造販売している旨主張し，被告に対し，イ号物件及びロ号物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに，被告によるイ号物件及びロ号物件の販売が特許権侵害の不法行為を構成することを理由として損害賠償を求めているところ，被告は，イ号物件及びロ号物件の製造販売の事実はない旨主張し，同請求を争っている。
そこで検討するに，証拠（甲６，乙５及び１０）及び弁論の全趣旨によれば，製品名「キャリパ一体式ＥＰＢ」の電動パーキングブレーキとは，シリンダ，アクチュエータ及びこれらを支持するキャリパハウジングを一体として構成した電動パーキングブレーキを意味すると解されるところ，シリンダとアクチュエータとが組み合わされたにすぎないイ号物件及びロ号物件を被告が製造販売しているとの事実は，存在しないことがうかがわれるところであって，ほかに被告がイ号物件及びロ号物件を譲渡等しているとか，そのおそれがあると認めるに足りる証拠はない（なお，原告の主張に係るイ号物件及びロ号物件の構成は，原告の主張に係るハ号物件の構成と同様のものであるところ，次項で説示するとおり，ハ号物件は，少なくとも本件発明の構成要件Ｇ及び同Ｈを充足しないから，仮に，イ号物件及びロ号物件の製造販売があったとしても，これらの物件は，少なくとも本件発明の構成要件Ｇ及び同Ｈを充足しないものと考えられる。）。
したがって，イ号物件及びロ号物件に係る原告の請求は，いずれも理由がない。(2)争点２－２（ハ号物件は，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ及び同Ｇないし同Ｉを充足するか）について


アハ号物件が構成要件Ｇ「電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として実施されており，」を充足するかについて(ｱ)本件特許の請求項１の記載（前記前提事実）によれば，本件発明は，「電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として実施されており，」（構成要件Ｇ），文理上，「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」が「別々に操作可能な」ものであると解するほかない。これに対し，ハ号物件は，原告の主張によっても，「「副組立体（４０）」を構成する「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」は，「電動機（４２）」の「出力軸（４６）」に形成された歯車と減速機構を構成するギアとが噛み合った状態で互いに接続された状態で副組立体ハウジングに収容されており，両者は一体となって動作する」のであり，そのため，「「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」を別々に操作することはできない」というのである（別紙３－２（ハ号物件説明書））。
したがって，ハ号物件が構成要件Ｇ「電動機（４２）と減速機構（４４）が別々に操作可能な副組立体（４０）として実施されており，」を充足しないことは，明らかである。この点，原告は，構成要件Ｇにおいて，「別々に操作可能な」ものとされているのが，「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」ではなく，「ハウジング（１２）」と「副組立体（４０）」である旨主張するようである。確かに，「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」とが接続されていなければ，ブレーキシステムとして機能しないし，本件明細書の段落【００２５】及び【図１】には，「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」が接続されていることが示されている。
しかし，特許請求の範囲の記載からは，「別々に操作可能な」ものとされているものを「ハウジング（１２）」と「副組立体（４０）」と読み替えることは，文理上困難であるし，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を検討しても，「ハウジング（１２）」と「副組立体（４０）」が「別々に操作可能な」ものであることが明記されているとは，認められない。
したがって，原告の上記主張は，本件明細書に基づかないものであり，採用することができない。
イハ号物件が構成要件Ｈ「更に，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（Ｂ）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であること」を充
足するかについて
(ｱ)本件特許の請求項１の記載（前記前提事実）によれば，本件発明は，「更に，副組立体（４０）がハウジング（１２）の面（Ｂ）に関してあらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能であること」（構成要件Ｈ）が，特許請求の範囲の記載から明らかであるといえる。
これに対し，ハ号物件は，原告の主張によっても，「ねじ」のそれぞれが「副組立体ハウジングに形成された２つのねじ穴と「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングに形成されたねじ穴に入り込み，これにより，「副組立体（４０）」は，「ハウジング（１２）」にねじ止めされる」というのである（別紙３－２（ハ号物件説明書））。
すなわち，ハ号物件では，「副組立体（４０）」の「ハウジング（１２）」に対する取付角度位置は，ねじ穴の位置により規定されているものというべきであり，「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能である」とはいえない。(ｲ)この点，原告は，本件侵害警告文（甲３の１）の図５－ａないし図５－ｄに示されるように「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能である」旨の主張もするが，同号証の図５－ｃ及び図５－ｄは，「副組立体（４０）」が「ハウジング（１２）」にねじで固定されておらず，未だ取り付けられているとはいえない状態のものである。原告は，接着剤などで固定する方法も示唆するが，「副組立体（４０）」が「ハウジング（１２）」に確実に固定されていない場合，前者が後者に対して回転可能となることも想定されるところであって，ブレーキ製品として，正常な動作を維持することができるか，疑問である。
上記の点を措いて，ねじによらない取付を想定したとしても，証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によれば，ハ号物件の「ハウジング（１２）」（乙１における「キャリパハウジング２２」）にはボルト（乙１における「ボルト２４」）を支持する部分が存在し，少なくともボルトと接触する部分に，「副組立体（４０）」（乙１における「アクチュエータ組立体１０」）を設置することは技術的に困難であるから，「あらゆる任意の角度位置でハウジングに取付可能である」といえないことは，ハ号物件の構造から，明らかである。
以上のほか，原告は，ハ号物件の構成要件Ｈ充足性につき，縷々主張するが，いずれも採用することができない。
ウ小括
上記ア，イで検討したところによれば，ハ号物件は，少なくとも構成要件Ｇ及びＨを充足しないから，その余の構成要件について検討するまでもなく，本件発明の技術的範囲に属しない。
したがって，ハ号物件に係る原告の請求は，いずれも理由がない。(3)争点２－３（被告によるニ号物件の製造販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか）について原告の主張によれば，ニ号物件は，ハ号物件における「副組立体（４０）」に相当する構成を有するところ，上記(2)で説示したとおり，ハ号物件が本件発明の技術的範囲に属しない以上，被告によるニ物件の製造販売が本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当する余地はない。したがって，ニ号物件に係る原告の請求は，いずれも理由がない。(4)争点２－４（被告によるホ号物件及びへ号物件の製造販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか）について原告の主張によれば，ホ号物件及びヘ号物件は，ハ号物件における「ハウジング（１２）」に相当する構成を有するところ，前記(2)で説示したとおり，ハ号物件が本件発明の技術的範囲に属しない以上，被告によるホ号物件及びヘ号物件の製造販売が本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当する余地はない。


平成２８年１２月２２日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年(ワ)第１２４１２号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月１１日
判        決
原        告
デビオファーム・インターナショナル・エス・アー
同訴訟代理人弁護士         大   野   聖   二同                 大   野   浩   之同訴訟代理人弁理士         松任谷     優   子同訴訟復代理人弁護士         多   田   宏   文被        告         武田テバファーマ株式会社同訴訟代理人弁護士         古   城   春   実同                 林      いづみ同                 堀   籠   佳   典同                 牧   野   知   彦同                 加   治    梓   子同補佐   人弁理   士         実   広   信   哉
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載１ないし３の製剤を生産，譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，別紙被告製品目録記載１ないし３の製剤を廃棄せよ。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許権を有する原告が，別紙被告製品目録記載の製品（以下，順に「被告製品１」ないし「被告製品３」といい，これらを「被告製品」と総称する。）を製造等する被告に対し，これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して，特許法１００条１項に基づき，被告製品の生産，譲渡又は譲渡の申出の差止めを，同条２項に基づき被告製品の廃棄を，それぞれ求める事案である。１前提事実（証拠を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，医薬品等の製造，販売及び輸出等を業とするスイス法人である。イ被告は，医薬品の開発，製造，輸入及び販売等を業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。）を有する。
ア発明の名称      「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」
イ出願日        平成７年８月７日
ウ出願番号       特願平８－５０７１５９号
（国際出願番号ＰＣＴ／ＩＢ１９９５／０００６１４号）
エ優先日        平成６年８月８日
オ優先権主張国     スイス連邦
カ登録日         平成１６年４月２３日
キ特許番号       特許第３５４７７５５号
(3)本件特許に係る延長登録
原告は，次のアないしキのとおり，本件特許権に関して存続期間の延長登録の出願をし，その登録を受けた（以下，それぞれ「本件延長登録１」などといい，これらを「本件延長登録」と総称する。）。本件延長登録１ないし７の理由となった各処分（以下「本件処分」と総称する。）についても次のアないしキのとおりである（甲１）。
なお，本件処分の対象となったエルプラット点滴静注液５０ｍｇ，１００ｍｇ及び２００ｍｇ（株式会社ヤクルト本社が製造販売したもの）は，いずれも分量が異なるだけで，成分はオキサリプラチン（オキサリプラティヌムとも称する。）と注射用水のみ（不純物を除く。）で共通し，添加物はない（甲４）。
ア延長登録１
出願番号：２００９－７００１４２号（平成２１年１１月２０日出願）
延長の期間：４年５月２２日
延長登録日：平成２２年１０月６日
延長登録の理由とされた処分：平成２１年８月２１日付けの薬事法１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認（以下「本件処分１」という。）処分を特定する番号：承認番号２２１００ＡＭＸ０２２３７０００
処分の対象となった物：オキサリプラチン
（販売名エルプラット点滴静注液５０ｍｇ）
処分の対象となった物について特定された用途
結腸癌における術後補助化学療法（用途Ｂ）
イ延長登録２
出願番号：２００９－７００１４５号（平成２１年１１月２０日出願）
延長の期間：１１月２１日
延長登録日：平成２２年１０月６日
延長登録の理由とされた処分：平成２１年８月２０日付けの薬事法１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認（以下「本件処分２」という。）処分を特定する番号：承認番号２２１００ＡＭＸ０２２３６０００
処分の対象となった物：オキサリプラチン
（販売名エルプラット点滴静注液１００ｍｇ）
処分の対象となった物について特定された用途
結腸癌における術後補助化学療法（用途Ｂ）
ウ延長登録３
出願番号：２００９－７００１４３号（平成２１年１１月２０日出願）
延長の期間：４年５月２２日
延長登録日：平成２４年１０月１７日
延長登録の理由とされた処分：平成２１年８月２０日付けの薬事法１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認（本件処分１）処分を特定する番号：承認番号２２１００ＡＭＸ０２２３７０００処分の対象となった物販売名：エルプラット点滴静注液５０ｍｇ
有効成分：オキサリプラチン
処分の対象となった物について特定された用途
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌（用途Ａ）
結腸癌における術後補助化学療法（用途Ｂ）
エ延長登録４
出願番号：２００９－７００１４４号（平成２１年１１月２０日出願）
延長の期間：４年５月２２日
延長登録日：平成２４年１０月１７日
延長登録の理由とされた処分：平成２１年８月２０日付けの薬事法１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認（本件処分２）処分を特定する番号：承認番号２２１００ＡＭＸ０２２３６０００処分の対象となった物販売名：エルプラット点滴静注液１００ｍｇ
有効成分：オキサリプラチン
処分の対象となった物について特定された用途
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌（用途Ａ）


結腸癌における術後補助化学療法（用途Ｂ）
オ延長登録５
出願番号：２０１４－７０００２９号（平成２６年３月１９日出願）
延長の期間：２年９月２１日
延長登録日：平成２６年６月１８日
延長登録の理由とされた処分：平成２５年１２月２０日付けの薬事法１４条９項に規定する医薬品に係る同項の承認（以下「本件処分４」という。）処分を特定する番号：承認番号２２１００ＡＭＸ０２２３７０００処分の対象となった物販売名：エルプラット点滴静注液５０ｍｇ
有効成分：オキサリプラチン
処分の対象となった物について特定された用途
治癒切除不能な膵癌（用途Ｃ）
カ延長登録６
出願番号：２０１４－７０００３０号（平成２６年３月１９日出願）
延長の期間：２年９月２１日
延長登録日：平成２６年６月１８日
延長登録の理由とされた処分：平成２５年１２月２０日付けの薬事法１４条９項に規定する医薬品に係る同項の承認（以下「本件処分３」という。）処分を特定する番号：承認番号２２１００ＡＭＸ０２２３６０００処分の対象となった物販売名：エルプラット点滴静注液１００ｍｇ
有効成分：オキサリプラチン
処分の対象となった物について特定された用途
治癒切除不能な膵癌（用途Ｃ）
キ延長登録７
出願番号：２０１４－７０００３１号（平成２６年３月１９日出願）
延長の期間：２年９月２１日
延長登録日：平成２６年６月１８日
延長登録の理由とされた処分：平成２５年１２月２０日付けの薬事法１４条９項に規定する医薬品に係る同項の承認（以下「本件処分５」という。）処分を特定する番号：承認番号２２４００ＡＭＸ０１３６９０００処分の対象となった物販売名：エルプラット点滴静注液２００ｍｇ
有効成分：オキサリプラチン
処分の対象となった物について特定された用途
治癒切除不能な膵癌（用途Ｃ）
(4)特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである（以下，同請求項に係る発明を「本件発明」という。）。「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液からなり，医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」
(5)本件発明の構成要件
本件発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ①」などという。）。
Ａ①濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌで
②ｐＨが４．５ないし６の
③オキサリプラティヌムの水溶液からなり，
Ｂ①医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含
量が当初含量の少なくとも９５％であり，
②該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，
Ｃ腸管外経路投与用の
Ｄオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。
(6)被告による薬品販売等
ア被告は，被告製品１及び２については平成２６年８月１５日付けで，厚生労働省から医薬品製造販売承認を得た。これらの製品は同年１２月１２日付けで薬価基準収載され，被告は同日からこれらを販売した（甲４６）。イ被告は，被告製品３については平成２７年２月１６日付けで，厚生労働省から医薬品製造販売承認を得た。同製品は同年６月１９日付けで薬価基準収載され，被告は同日からこれを販売した（甲４６）。ウ被告製品は，いずれも有効成分をオキサリプラチンとし，添加物として乳糖水和物を添加したものであり，性状は「無色澄明の注射液」，ｐＨは「４．０～７．０」，浸透圧比は「約０．０５（日局生理食塩液に対する比）」である（甲１７の１）。
また，被告製品の効能・効果は，「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」「結腸癌における術後補助化学療法」「治癒切除不能な膵癌」「治癒切除不能な進行・再発の胃癌」とされているが，後２者に対しては，被告製品の術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立されていない，とされている（甲１７の１）。
そして，用法・用量としては，「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」及び「結腸癌における術後補助化学療法」には，後記Ａ法又はＢ法を，「治癒切除不能な膵癌」には後記Ａ法を，「治癒切除不能な進行・再発の胃癌」には後記Ｂ法を使用し，患者の状態により適宜減量するとされており，また，被告製品を５％ブドウ糖注射液に注入し，２５０～５００ｍＬとして，静脈内に点滴投与するとされている（甲１７の１）。記Ａ法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはオキサリプラチンとして８５ｍｇ／㎡（体表面積）を１日１回静脈内に２時間で点滴投与し，少なくとも１３日間休薬する。これを１サイクルとして投与を繰り返す。
Ｂ法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはオキサリプラチンとして１３０ｍｇ／㎡（体表面積）を１日１回静脈内に２時間で点滴投与し，少なくとも２０日間休薬する。これを１サイクルとして投与を繰り返す。
エ被告製品の具体的構成については争いがあり，原告は，別紙被告製品説明書１記載のとおりであると主張し，被告は，別紙被告製品説明書２記載のとおりであると主張している。
(7)被告による別件の特許取得
ア被告は，平成２８年７月８日，次の特許権（以下「別件特許権」といい，この特許を「別件特許」という。）を取得した（乙８７の４）。
(ア)発明の名称
「オキサリプラチンを含む水性医薬組成物の製造方法及び安定化方法」
(イ)出願日     平成２８年３月２３日
(ウ)出願番号    特願２０１６－５８８２７号


(エ)登録日     平成２８年７月８日
(オ)特許番号    特許第５９６３１５６号
イ上記特許権に係る特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである（以下，同請求項に係る発明を「別件発明」という。）。「オキサリプラチン，水，及び，乳糖又はその水和物を含む，水性医薬組成物の製造方法であって，(ａ)前記乳糖又はその水和物を水中に溶解して，前記乳糖又はその水和物の水溶液を調整する工程，⒝前記オキサリプラチンを工程(ａ)により得られた水溶液に添加する工程，及び⒞工程⒝により得られた混合水溶液に前記オキサリプラチンを溶解させる工程，を含み，前記乳糖又はその水和物が，(1)レーザー回折散乱式粒度分布測定法による体積累積径Ｄ１０が１０μｍ以上であり，Ｄ５０が１００μｍ以下である(2)波長２７０～３００ｎｍにおける水溶液の比吸光度が０．０１５以下であるの両方を満たすことを特徴とする製造方法。」
２争点
(1)被告製品は，本件発明の構成要件Ａ，Ｂ及びＤを充足するか（被告製品が本件発明の構成要件Ｃを充足することは争いがない。）。(2)存続期間延長後の本件特許権の効力は被告製品に及ぶか。(3)本件特許には次の無効理由があるか。
ア進歩性欠如（主引用例をそれぞれ乙１０，乙４７，乙７，乙４８とするものであり，無効理由１ないし３，６に対応する。）
イ明確性要件違反（無効理由４，５に対応する。）(4)本件延長登録には次の無効理由があるか。
ア政令で定める処分を受けることが必要ではなかったこと（特許法１２５条の２第１項１号該当性）
イ延長された期間が特許発明を実施できなかった期間を超えていること
（同項３号該当性）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（被告製品の構成要件充足性）について
ア原告の主張
(ア)構成要件Ａ③を充足すること
以下のとおり，本件発明の「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」という文言が第３成分を含む製剤を排除するものでないことは明らかであるから，被告製品は構成要件Ａ③を充足する。ａ本件発明では「酸性又はアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まない」という限定は一切されていない。被告が指摘する明細書の記載は，「目的」に関して添加剤等を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることで達成したことを記載したにとどまり，本件発明に「オキサリプラティヌム」と水以外の成分が水溶液に含まれてはいけないと述べるものではない。また，オキサリプラチン以外の溶質が含まれている水溶液を「オキサリプラチンの水溶液」と呼ぶのはむしろ当業者の技術常識である。特許実務において，「からなる」が閉鎖的な意味を常に持つというようなルールは存在しない。そして，本件発明の技術分野において添加剤が加えられることは一般的であり，同技術分野からすると，当業者は，「からなり」という用語が用いられていることをもって閉鎖的に解釈されるとは認識しない。
また，実施例はあくまで一例にすぎず，発明の文言や明細書の記載を無視して，明記されていない内容を限定する根拠にはなり得ず，第３成分を記載した実施例がないことをもって，本件発明の技術的範囲を不当に限定することはできない。
ｂ被告は国際出願に使用された「constituée   par」という用語を指摘するが，国際出願そのものに対して欧州特許庁審査ガイドライン（乙２５）が適用される理由はないし，また，同ガイドラインは，そもそも日本における特許の技術的範囲の解釈には意味がないが，この点を措くとしても，国際出願に関して「constituéepar」が閉鎖的な意味であるという解釈自体が全く存在しない。
ｃ無効審判の審決（甲１０）においても，「からなり」との文言が「その他の要素を構成要素としないという意味で用いられる表現ではない」とされているほか，審決取消訴訟の判決においても，本件発明に係る製剤に他の構成要素が含まれることが排除されてはいないと一義的に理解できるとされている。
(イ)構成要件Ａ①②を充足すること
被告製品の構成は，別紙被告製品説明書１記載のとおりであり，構成要件Ａ①②を充足する。
なお，構成要件Ａ①②についての被告の主張は，結局，「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」との文言を誤って解釈した結果であるところ，この前提が誤りであるから，被告の主張は失当である。
(ウ)構成要件Ｂを充足すること
被告製品の構成は，別紙被告製品説明書１記載のとおりであり，構成要件Ｂを充足する。
「医薬的に許容される期間」は，「当業界で一般的に要求される期間」であり，その一例として，「室温または冷蔵庫の温度で３ないし５年に対応する」とされているにすぎない。被告は，被告製品について２年間の長期保存試験を行い，被告製品を販売しているから，当該長期保存試験の下での「２４か月」を「当業界で」「要求される期間」と判断したことが明らかである。原告の製品であるエルプラット点滴静注液でも「２４か月保存期間」の長期保存試験を行っており，他のジェネリックメーカーでも２年間の長期保存試験を行っている。以上から，「２年間（２４か月）」が「当業界で」「要求される期間」に含まれることは明らかである。
(エ)構成要件Ｄを充足すること
被告製品の構成は，別紙被告製品説明書１記載のとおりであり，構成要件Ｄを充足する。
本件特許の明細書における「＋７４．５°ないし＋７８．０°の範囲にある」というのは一例であり，「医薬的に安定」を「比旋光度が＋７４．５°ないし＋７８．０°である」ことを意味するとの被告の主張は失当である。
他方で，被告製品の添付文書（甲５）には，「２年間安定であることが確認された」と記載されており，被告製品は医薬的に安定であるといえる。
イ被告の主張
(ア)構成要件Ａ③を充足しないこと
以下のとおり，構成要件Ａ③の「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」は水とオキサリプラティヌムしか含まないことを意味するところ，被告製品は，水とオキサリプラティヌムと乳糖水和物を含有するから，構成要件Ａ③を充足しない。
ａ(ａ)「～からなる」との用語は，構成要素として指摘された「～」が全体を構成し，それ以外の要素を含まないから，本件発明の「製剤」は「オキサリプラティヌムの水溶液」によって全体が構成され，第３成分を含まないことが自明である。


現に，本件特許の明細書においては，「…この目的が，…有効成分が酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることにより，達成することを示すことができた」と記載されているとおり，本件発明の製剤が「他の成分を含まないこと」が明確に記載されているから，本件発明の製剤が，オキサリプラチンの不純物を除くと，「水」と「オキサリプラティヌム」以外の第３成分を含まないことは一義的に明らかである。実際に，明細書に具体的に開示されている「製剤」も，水とオキサリプラティヌムしか含まないものである。なお，発明の目的を達成するものとして記載された構成が発明の技術的解決手段をなすものであることは明らかであり，目的を達成するものとして記載された構成は「他の成分」を含まないオキサリプラチンの水溶液である。
また，原告は，本件特許の出願経過で提出した平成１６年１月２１日付け意見書（乙１９）において「本願発明の目的は，…該水溶液が，酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないことである」と述べていたものである。
⒝本件特許は，仏語にて国際出願された発明が，その後，日本語に翻訳されて出願されたものであるところ，上記国際出願時明細書の請求項１には「～からなり」との用語に対応する用語として「constituéepar～」との用語が使用されており，欧州特許庁のガイドライン（乙２５）によれば，この用語は，第３成分を含まないことを意味している。
⒞無効審判の審決（甲１０）からすれば，「からなる」との用語によって排除されていないのは不純物レベルのものであり，それを超える「第３成分」はむしろ排除されていることを示している。また，審決取消訴訟の判決は，明確性要件違反の有無しか判断しておらず，同判決の「からなり」に関する判断が，侵害訴訟である本件訴訟での技術的範囲をめぐる「からなり」の解釈を拘束すべき理由はない。
(イ)構成要件Ａ①及び②を充足しないこと
構成要件Ａ①及び②は，水とオキサリプラティヌムしか含まない水溶液におけるオキサリプラティヌムの濃度を規定したものであるところ，被告製品は，水とオキサリプラティヌムと乳糖水和物を含有するから比較の前提を欠いており，構成要件Ａ①及び②を充足しない。
(ウ)構成要件Ｂ①及び②を充足しないこと
構成要件Ｂ①の「医薬的に許容される期間」について，明細書には「３ないし５年」との記載があるが，同記載からして唯一基準時となり得るのは「５年」でしかないため，「医薬的に許容される期間の貯蔵後」は製造から「５年」後を意味するというべきである。しかし，被告製品に関してこの点の立証はなく，被告製品は構成要件Ｂ①を充足しない。
また，構成要件Ｂ②に関して，被告製品が製造から５年後において「該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」ことの立証はないから，被告製品は同構成要件を充足しない。
(エ)構成要件Ｄを充足しないこと
構成要件Ｄの「医薬的に安定」の意義は極めて多義的であるところ，明細書の「オキサリプラティヌムの水溶液の安定性は，＋７４．５°ないし＋７８．０°の範囲にある比旋光度の測定によっても確認された」との記載からすれば，「医薬的に安定」とは，製造から５年後において，オキサリプラティヌムの水溶液（第３成分を含まない）の比旋光度が＋７４．５°ないし＋７８．０°の範囲にあることを意味するというべきである。そして，原告は，被告製品についてこの点を立証していないから，被告製品は同構成要件を充足しない。
(2)争点(2)（存続期間延長後の本件特許権の効力は被告製品に及ぶか）につ
いて
ア原告の主張
(ア)主位的主張（被告製品は本件処分の対象となった物であること）本件特許が延長登録された理由となった本件処分（承認）では，「オキサリプラチン」を成分として承認申請を行い，その結果として製造販売承認を得ている。
この点，被告製品は，「オキサリプラチン」を唯一の有効成分としているから，本件処分の対象となった物に当たる。被告製品に含まれる「乳糖水和物」はあくまでも添加物にすぎず，「成分」には当たらない。また，被告製品の「効能・効果」は，本件特許が延長登録された理由となった処分における「効能・効果」と重複しており，被告製品の「用法・用量」も同様であるから，被告製品の「用途」は，本件処分の対象となった物の「用途」と重複している。したがって，存続期間が延長された本件特許権の効力は被告製品に及ぶ。
(イ)予備的主張（被告製品は処分対象物と実質同一物であること）ａ添加剤を異にする後発医薬品であっても，先発医薬品が処分を受けるために特許発明の実施ができなかったことにより得られた成果に全面的に依拠して，安全性の確保等法令で定めた試験等を自ら行うことなく，承認を得て製造，販売しているものである。以上からすれば，添加剤を異にする後発医薬品は，延長登録後の特許の効力が及ぶ「実質同一物」に該当すると解すべきである。
この点，「厚労省認定添加剤」を異にしさえすれば，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（平成２５年法律第８４号による改正前の題名は「薬事法」であり，以下，同改正の前後を通じて「医薬品医療機器等法」という。）上の「成分」を異にし，後発医薬品であっても延長登録された特許権の効力が原則として及ばないと解すると，後発医薬品メーカーとしては，延長登録された特許権の効力を回避するために，「厚労省認定添加剤」を異にしさえすれば，特許権侵害のリスクを回避できることになり，延長登録された特許権は完全に実効性のないものとなってしまう。また，「厚労省認定添加剤」は，医薬品医療機器等法１４条２項３号柱書の「成分」に該当するが，他の成分（有効成分，「一般の添加剤」）とは薬事承認において根本的に異なる極めて特殊な取扱いがされており，「厚労省認定添加剤」が相違したとしても，実質的に同一の医薬品として既承認の先発医薬品の成果に全面的に依拠することが認められ，成分が完全に同一の医薬品と全く同等に扱われるにもかかわらず，延長登録された特許権の効力に関してだけ差異を設ける合理性は全く存在しない。


被告製品の乳糖水和物は，後発医薬品において「厚労省認定添加剤」として使用されており，「使用前例があり，その用途，使用量等が確認されたものとして取り扱われ，医薬品添加物事典に個別の添加物ごとに記載されている『投与経路』『最大使用量』の範囲であれば，特別なデータを提出することなく認められる」という性質のものである。したがって，被告は，被告製品の製造，販売に先立ち承認を受ける際には，乳糖水和物に関しては上記のような性質の「厚労省認定添加剤」であるとして，有効性や安全性，及び生物学的同等性試験についてのデータすら提出せずに承認を受けていながら，侵害訴訟においては，一転して，乳糖水和物は，オキサリプラチンにおいては特殊なものであり，特殊な効果を奏すると主張しており，このような主張を認めることは公平に反し，許されるべきではない。
ｂ仮に，「実質同一物」とは処分対象の「物」との相違が周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないと解釈したとしても，被告製品で使用されている「乳糖水和物」は「医薬品添加物事典」に収載されているもので，かつ当該事典に記載されている投与経路，最大使用量の範囲内のものであり，同事典に記載されている安定化剤の効果しか奏さない（むしろ「その製剤の投与量において薬理作用を示すものであってはならない」）ものであるから，「実質同一物」に該当することは明らかである。また，被告製品に係る製造販売等に必要な政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点では，オキサリプラチンに被告製品に含まれる量の乳糖水和物を加えることは，当業者にとって極めて容易であり，周知・慣用技術になっていた。
そして，オキサリプラチンの自然分解を抑制するという効果に関して延長登録の理由となった処分の対象である先発医薬品「エルプラット」と被告製品との間において，乳糖水和物の添加による有意な差は存在しない。同様に，被告製品と他の後発医薬品とを比較しても，同効果に関して有意な差は存在しない。
むしろ，一定期間保管後の被告製品では，一定期間保管後の先発医薬品（エルプラット）と比較して類縁物質が多くなっており，エルプラットに含まれていない不純物が多数生成されているものであって，被告製品に含まれる乳糖水和物には，不純物の生成を抑制する効果はない。
イ被告の主張
(ア)原告の主位的主張に対して
ａ被告製品は，水とオキサリプラチンのほかに，成分として，オキサリプラチン重量に対して２０％の乳糖水和物を含んでいる。この乳糖水和物は，医薬品医療機器等法上の承認申請において「成分」欄に記載されているとおり被告製品の「成分」であり，被告製品は「オキサリプラチン」「乳糖水和物」「注射用水」の３成分からなる製剤として承認を受けている。
ｂ本件特許権の延長登録前の存続期間は満了しているところ，本件延長登録１ないし７のいずれにおいても処分の対象となった物は第３成分を含まない製剤であるから，延長された特許権の効力は第３成分を含む製剤には及ばない。
したがって，被告製品は延長登録後の本件特許権の効力の範囲に含まれない。
(イ)原告の予備的主張に対して
ａ延長登録に係る「特許権の効力が及ぶ範囲」や「第三者の利益」（権利範囲について第三者が抱く期待）という観点は，当然特許法上のものであるから，「実質同一」の判断に特許発明の種類，性質に応じた技術的評価，すなわち特許法上の技術的範囲の観点からする評価が入ってくるのは当然である。特許法上の問題を，「生物学的同等性」があれば有効性や安全性に係る新たな試験なしに承認が認められるという医薬行政に関わる規制法的観点から決しなければならない理由は皆無である。
また，本件発明は，水溶液製剤という「製剤」形態に係るものであり，「有効成分」の発明ではないから，「実質同一物」を判断する基準も，有効成分の発明の特許とは当然異なる。製剤としての形態に特徴を有する本件発明について，政令処分対象物と被告製品とが「実質同一物」であるか否かの判断基準は，「有効成分が同じか」や，有効成分に基づく効能・効果が同等であるかではなく，医薬品の成分全体としての「製剤」そのものについての「実質的に同一ないし均等」という判断基準でなければならない。
ｂ本件発明は，あくまで「水溶液」という形態の製剤として特許されているから，本件発明と対比すべき被告製品において，製剤を構成する成分として含まれる安定化剤である乳糖水和物を「単なる添加物」と呼んで軽くみることはできない。
そして，被告は，オキサリプラチンの水溶液に特定の特徴を持った乳糖水和物（被告製品で使用されている。）を添加することについて，特許を出願し，特許査定を得ている。
被告製品は，別件特許に開示されているように，特定の物理的性質を有する乳糖水和物を用い，特定の工程で乳糖水和物を含むオキサリプラチンの水溶液を調整することによって，オキサリプラチン水性医薬組成物を安定化させ，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を抑制する作用効果を奏するものである。被告製品のような乳糖水和物の添加及びこれによる効果を得ることにつき，特許庁もその発明の進歩性を認めて特許査定をしているのであるから，被告製品において，乳糖水和物を加えることは，周知技術・慣用技術ではあり得ない。このように，安定化剤としてオキサリプラチンの水溶液に乳糖水和物を加えることは，本件特許の出願時やエルプラットの承認処分時においても，周知技術や慣用技術ではなく，乳糖水和物を加えたものが「オキサリプラチン」と「注射用水」のみからなる医薬の「均等物」であるということはできない。
このほか，原告は，出願過程において，水とオキサリプラチン以外の他の成分を含まないことを本件発明の特徴として強調しているのであるから，その経緯からしても，乳糖水和物を添加物として加えた被告製品が「均等物」であると主張すること自体，許されない。(3)争点(3)（本件特許に無効理由があるか）について
ア被告の主張
(ア)無効理由１（乙１０に基づく進歩性欠如）
ａ本件特許の優先日前に頒布された刊行物であるJournal   oftheNationalCancerInstitute   Vol.82,No.12(1990)に掲載されたMathéらによるオキサリプラチンのフェーズＩ臨床試験についての報告論文（乙１０）には，注射用（すなわち腸管外経路投与用）の３ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチンの水溶液が開示されている。
ｂ仮に原告が主張するように本件発明の「オキサリプラティヌムの水溶液」とは水とオキサリプラチンのほかに第３成分を含んでもよいという意味であると解した場合，本件発明と乙１０記載の発明（以下「乙１０発明」という。）とを対比すると，以下の相違点が存在する。なお，乙１０発明の水溶液はグルコースを含むが，この点は，原告の上記解釈を前提とすると相違点とはならない。


(ａ)本件発明の水溶液のｐＨは４．５～６であるが，乙１０発明の水溶液のｐＨについては記載がない（相違点１）。
⒝本件発明は「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」が，乙１０発明がこのような特性を備えるかについては記載がない（相違点２）。⒞本件発明は「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」であるが，乙１０発明が安定であるかについては記載がない（相違点３）。
ｃ(ａ)相違点１について
水のｐＨは通常弱酸性（およそ５～６）である。また，本件発明における「４．５～６」のｐＨの上限値及び下限値に臨界的意義は何ら存在しない。そして，オキサリプラチン自体は解離せず，水素イオンを発生しないので，これを注射用水に溶解させても，当該水がもともと有していたｐＨに影響を与えないから，注射用のオキサリプラチン水溶液である乙１０発明において，ｐＨが５～６の範囲の水を使用して，濃度が１～５ｍｇ／ｍｌで「ｐＨが４．５ないし６」の範囲に入るオキサリプラティヌムの水溶液とすることは，当業者が容易になし得る事項にすぎない。
⒝相違点２及び３について
「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液」という発明の構成が想到容易である以上，その構成を備えたものの特性であるか，少なくとも，設計的事項の適用にすぎない「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」及び「医薬的に安定な」を文言として特許請求の範囲に記載したからといって，本件発明に進歩性が生ずることにならないのは明らかである。いずれにしろ，本件発明の効果は，以下のとおり周知技術及び既知の知見に基づき当業者が予測する範囲内のものにすぎない。まず，オキサリプラチンと同様の抗癌性白金錯体であるシスプラチンが酸性条件下で長期間安定であることは本件優先日前に周知であった。また，オキサリプラチンと同様の抗癌性白金錯体であり，かつオキサリプラチンと同様の２つのカルボシキ基を有する２座配位子を有するカルボプラチンも酸性条件下で長期間安定であることは本件優先日前に周知であった。
そして，オキサリプラチンと構造が極めて類似するオキサリプラチン誘導体が酸性条件下で安定であることも，本件優先日前に周知であった（乙９）。しかも，水溶液中のシスプラチン，カルボプラチン等の抗癌性白金錯体は，水分子又は周囲の求核性分子（水酸化物イオン等）による求核置換反応によって不安定化することが知られており，この反応がより起きにくい条件，すなわち酸性条件下の水溶液とすることで安定性が増すことは当業者にとって自明である。以上からすれば，本件発明に係る水溶液が，相違点２及び３の効果を奏することは，当業者が予測可能な範囲であり，何ら顕著な効果とはいえない。
(イ)無効理由２（乙４７に基づく進歩性欠如）
ａ本件特許の優先日前に頒布された刊行物である乙４７（ＷＯ９４／１２１９３）には，腸管外経路投与用の，オキサリプラチンを含むｐＨが約３～５の酸性水溶液が開示されている。
ｂ仮に原告が主張するように本件発明の「オキサリプラティヌムの水溶液」とは水とオキサリプラチンのほかに第３成分を含んでもよいという意味であると解した場合，本件発明と乙４７記載の発明（以下「乙４７発明」という。）とを対比すると，以下の相違点が存在する。なお，乙４７発明の水溶液はシスプラチンを含むが，この点は，原告の前記解釈を前提とすると相違点とはならない。
(ａ)本件発明のオキサリプラチン濃度は１ないし５ｍｇ／ｍｌであるが，乙４７のオキサリプラチン濃度は不定である（相違点１）。⒝本件発明は「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」が，乙４７発明がこのような特性を備えるかについては記載がない（相違点２）。⒞本件発明は「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」であるが，乙４７発明が安定であるかについて記載がない（相違点３）。
ｃ(ａ)相違点１について
乙４７には，オキサリプラチンの濃度，すなわち相違点１に係る構成が設計事項であることが示されている。加えて，オキサリプラチンの水に対する溶解度は７．９ｍｇ／ｍｌであり，水中で大変安定である（乙６）。また，「１ないし５ｍｇ／ｍｌ」の範囲に含まれる濃度のオキサリプラチン水溶液が実際に注射液として使用されていた（乙１０，４８参照）。さらに，「１ないし５ｍｇ／ｍｌ」の濃度の上限値及び下限値に臨界的意義は存在しない。そうすると，注射用のオキサリプラチン水溶液である乙４７発明において，オキサリプラチンの濃度を「１ないし５ｍｇ／ｍｌ」の範囲内とすることは，当業者が容易になし得ることにすぎない。
⒝相違点２及び３について
相違点１の発明の構成が想到容易である以上，「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液」という発明の構成を備えたものの特性である相違点２，３に係る効果を特許請求の範囲に文言として記載したからといって，本件発明に進歩性が生じることにはならない。
また，乙４７自体に，酸性水溶液中でオキサリプラチンが安定であることが示唆されており，効果の予測可能性を裏付けている。
(ウ)無効理由３（乙７に基づく進歩性欠如）
ａDrugs   oftheFuture（１４巻６号５２９頁）（１９８９年）掲載の喜谷著「オキサリプラチン」と題する論文（乙７）には，「オキサリプラティヌムの水溶液からなり，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの製剤」が記載されている。
ｂ本件発明と乙７記載の発明（以下「乙７発明」という。）を対比すると，両者は，以下の点で相違する。
(ａ)本件発明のオキサリプラティヌムの水溶液は濃度が１～５ｍｇ／ｍｌ，ｐＨが４．５～６であるが，乙７発明の水溶液についてはこれらの点が明記されていない（相違点１）。


⒝本件発明は「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」が，乙７発明がこのような特性を備えるかについては記載がない（相違点２）。⒞本件発明は「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」であるが，乙７発明が本件発明でいう「安定」であるかは記載がない（相違点３）。
ｃ(ａ)相違点１について
水のｐＨは一般に５～６程度の値である（乙１６，１７，３５，３６参照）。そして，オキサリプラチンを他の成分を添加せずに普通の方法で水に溶解した水溶液のｐＨは，本件発明と重複するｐＨ「５～６」程度の値となる。
さらに，本件発明のｐＨ「４．５～６」という上限値及び下限値に，何ら臨界的意義は存在しない。
また，本件発明におけるオキサリプラチンの濃度に技術的意義はなく，濃度は設計事項にすぎない（乙１０，１１参照）。以上からすれば，乙７発明の水溶液において，相違点１に係るｐＨ「４．５～６」及び濃度「１～５ｍｇ／ｍｌ」の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
⒝相違点２及び３について
相違点２及び３は「濃度が１～５ｍｇ／ｍｌ」で「ｐＨが４．５～６」の「オキサリプラティヌムの水溶液」という構成（構成要件Ａ）が備える特性のことを，効果として特許請求の範囲に記載したものであるから，構成要件Ａの構成を備えるものは，相違点２，３に係る特性（効果）も備えることになる。そして，相違点１に係る構成が容易想到である以上，相違点２，３に係る構成も容易想到というべきである。
ｄオキサリプラチン水溶液のｐＨがオキサリプラチンの純度に影響される可能性はあるところ，仮に乙７に記載されたオキサリプラティヌムの純度が不明であっても，乙７発明と，純度の高いオキサリプラティヌムを得る方法が開示された乙１４（特開平６－２１８８３号公報）記載の発明とを組み合わせることによっても，オキサリプラティヌムの水溶液のｐＨを「４．５～６」とすることは容易であり，ひいては本件発明は容易想到である。
(エ)無効理由４（明確性要件違反１）
仮に構成要件Ｂ①の「医薬的に許容される期間」について，製造から５年間を意味すると解さない場合，文言自体からその意味は不明である。また，構成要件Ｄの「医薬的に安定」についても，「オキサリプラティヌムの水溶液の比旋光度が＋７４．５°ないし＋７８．０°であること」を意味すると解さない場合には，その文言自体からその意味は不明であり，いずれにしろ，本件発明は明確性要件を充たしていない。
(オ)無効理由５（明確性要件違反２）
原告は，本件発明における「オキサリプラティヌムの水溶液」につき，オキサリプラチン以外に乳糖水和物のような第３成分を含んでよいかどうかにつき矛盾した主張をしており，第３成分の含有が許容されるかどうかは不明確であって，本件発明は，いわゆる明確性要件を充たさず，無効である。
(カ)無効理由６（乙４８に基づく進歩性欠如）
ａCancer   Research（４９巻３３６２～３３６８頁）（１９８９年）（乙４８）には，「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌのオキサリプラティヌムの水溶液からなる，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの製剤」が記載されている。
ｂ本件発明と乙４８記載の発明（以下「乙４８発明」という。）とを対比すると，両発明は以下の点で相違する。
(ａ)本件発明のオキサリプラティヌムの水溶液はｐＨが４．５～６であるが，乙４８発明の水溶液についてはこの点が明記されていない（相違点１）。
⒝本件発明は「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」が，乙４８発明がこのような特性を備えるかについては記載がない（相違点２）。⒞本件発明は「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」であるが，乙４８発明が本件発明でいう「安定」であるかについては記載がない（相違点３）。
ｃ(ａ)相違点１について
一般的な常識として，大気中の二酸化炭素の溶解等の影響により，水のｐＨはおよそ５～６の弱酸性である。また，オキサリプラチンは水中で解離せず，水溶液のｐＨに影響するものではないため，オキサリプラチンの水溶液のｐＨは，水のｐＨによって決まる。そして，オキサリプラチンを他の成分を添加せずに普通の方法で水に溶解した水溶液のｐＨは，本件発明と重複するｐＨ「５～６」程度の値となる。
また，「４．５～６」のｐＨの上限値及び下限値は，オキサリプラティヌムの水溶液の安定性という本件発明が標榜する効果に関して何ら臨界的意義を有しない。
以上からすれば，乙４８発明において，ｐＨを４．５～６と規定することは，当業者が容易に想到し得たものである。
⒝相違点２及び３について
相違点２及び３は，構成要件Ａの構成を有するオキサリプラティヌムの水溶液が備える特性を，効果として特許請求の範囲に記載したものであるから，構成要件Ａの構成を備えるものは，相違点２，３に係る特性（効果）も備えることになる。
そして，「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液」という構成要件Ａに係る構成が想到容易なものであるから，相違点２，３に係る構成も同様に容易というべきである。
ｄ仮に乙４８に記載されたオキサリプラティヌムの純度が不明であったとしても，この点については，純度の高いオキサリプラティヌム（乙１４）を採用することで，オキサリプラティヌムの水溶液のｐＨを「４．５～６」とすることは容易である。
イ原告の主張
(ア)無効理由１（乙１０に基づく進歩性欠如）に対してａ乙１０で示されるような「凍結乾燥物」を用いていたのは，オキサリプラチンを水溶液の状態で保存できなかったためである。オキサリプラチンを水溶液の状態で保存することを可能にした本件発明の技術的意義は非常に高いものである。


ｂ乙１０は，そもそもオキサリプラチンの「凍結乾燥物」に関する文献であり，被告が挙げる相違点のほかにも「オキサリプラティヌムの水溶液からな」る製剤ではない点で，本件発明と根本的に相違している。
ｃ(ａ)相違点１について
被告は，水のｐＨが弱酸性である旨の証拠を提出するが，オキサリプラチン水溶液（２ｍｇ／ｍｌ）のｐＨについては６．７又は６．６のものが示されており（甲１４及び１５），本件発明の範囲内ではない。また，同じ２ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチンを水に溶解させても，オキサリプラチンの純度，水質等が影響してｐＨが変わることは証拠上明らかである。
このほか，本件発明で特定されたｐＨ４．５ないし６という微酸性領域の値を採用することが容易であったとはいえず，このように限定された数値範囲において顕著な作用効果が示されている。また，そもそも多数存在するパラメータの中からｐＨに着目すること自体が困難である。
⒝相違点２及び３について
本件特許の優先日当時知られていたのは，投与直前に水に溶かして再構成する「凍結乾燥物」であるオキサリプラチンを濃度３ｍｇ／ｍｌ程度で水に溶かすことにすぎず，その濃度は医薬的な安定性を全く考慮していないものである。したがって，医薬的に安定なオキサリプラチン水溶液を得るために，オキサリプラチンの濃度を「１ないし５ｍｇ／ｍｌ」とする動機付けや示唆は存在しない。そして，乙１０に開示されたオキサリプラチンは「凍結乾燥物」であることから，水溶液としての安定性についての開示は乙１０には皆無である。
また，シスプラチンとオキサリプラチンの分子構造は全く異なり，カルボプラチンとオキサリプラチンの分子構造も全く異なる。このため，シスプラチン水溶液やカルボプラチン水溶液が知られていたとしても，オキサリプラチン水溶液が安定であるということにはならない。
このほか，乙９に開示されているのは，オキサリプラチン誘導体について「ｐＨ３－７では検討した８時間までに有意な分解はみられなかった」という事実であり，１日の安定性すら確認されていない。
(イ)無効理由２（乙４７に基づく進歩性欠如）に対してａ乙４７で示されるのは，乙１０と同様に「凍結乾燥物」のオキサリプラチンであり，オキサリプラチンを水溶液の状態で保存することを可能にした本件発明の技術的意義は非常に高い。
ｂ乙４７は，そもそもオキサリプラチンの「凍結乾燥物」に関する文献であり，被告が挙げる相違点のほかにも「オキサリプラティヌムの水溶液からな」る製剤ではない点で，本件発明と相違している。また，乙４７において再構成される溶液のｐＨの好適な範囲は「３．２～４．３」であり，本件発明のｐＨの範囲と異なる範囲が好ましいとされている。
ｃ(ａ)相違点１について
「凍結乾燥物」の場合には，「投与直前」に水に溶かして再構成するため，乙１０及び乙４８で濃度３ｍｇ／ｍｌ程度のオキサリプラティヌムの水溶液が開示されていたとしても，その濃度は医薬的な安定性を全く考慮していないものである。
また，濃度について何ら開示されていない乙４７に基づいて，医薬的に安定なオキサリプラチン水溶液を得るために多数存在するパラメータの中から濃度に着目すること自体が困難である。このほか，本件発明は，被告の挙げた文献（乙４７，１０，４８）の延長上にあるものではなく，「１ないし５ｍｇ／ｍｌ」という範囲ではそもそも臨界的意義が必要とされない。
⒝相違点２及び３について
乙４７に開示されたオキサリプラチンは「凍結乾燥物」であることから，水溶液としての安定性についての開示は乙４７には皆無である。
また，乙６には，「１週間」程度の安定性しか有しないオキサリプラチンが開示されているにすぎない。
(ウ)無効理由３（乙７に基づく進歩性欠如）に対して
ａ(ａ)相違点１について
多数存在するパラメータの中からｐＨに着目すること自体が困難である。また，甲１４及び１５では，オキサリプラチンの水溶液のｐＨが６．６～６．７になること，その場合にはオキサリプラチン水溶液の安定性が良好でないことが示されており，「オキサリプラチンを添加物なしで注射溶液に溶解すれば，そのｐＨは自ずと本件発明と重複する範囲に収まる」旨の被告の主張は失当である。また，上記同様，多数存在するパラメータの中から濃度に着目すること自体が困難である。乙１０及び１１は，ともに凍結乾燥物に関するものであり，医薬的な安定性を全く考慮していない濃度であるから，当業者はこれらで開示されている濃度を参酌しない。以上からして，乙７発明からｐＨ「４．５～６」及び濃度「１～５ｍｇ／ｍｌ」の構成とすることを，当業者は到底容易に想到できない。
⒝相違点２及び３について
乙１０及び１１の開示からして，本件特許の優先日当時の技術常識としては，３ｍｇ／ｍｌ程度の濃度のオキサリプラチンの水溶液が医薬的に安定なものでないことは明らかである。
このほか，オキサリプラチン水溶液の安定性に関しては，無効理由１及び２と同様である。
ｂオキサリプラチン水溶液のｐＨは，同水溶液の濃度だけでなく，オキサリプラチンの純度，水質，容器のガラスのタイプ，栓の性質等の影響を受けるものである。
(エ)無効理由４（明確性要件違反１）に対して
ａ構成要件Ｂ①の「医薬的に許容される期間」とは，「当業界で一般的に要求される期間」を意味し，その一例として「室温または冷蔵庫の温度で３ないし５年に対応する」とされているにすぎない。被告自身や他のジェネリックメーカーが行った長期保存試験の期間からしても，「２４か月保存期間」が「当業界で」「要求される期間」に含まれることは明らかである。
ｂ構成要件Ｄの「医薬的に安定」についても，「オキサリプラティヌムの比旋光度の安定性，すなわち溶液の光学純度（異性化がないこと）を意味するものと理解される」ものであり，「＋７４．５°ないし＋７８．０°の範囲にある」というのは一例にすぎず，その意味は明確である。
現に，被告を含むジェネリックメーカーでは，「２年間安定である」旨の記載を添付文書で行っており，当業者が「医薬的に安定」との意味を理解していることは明らかである。
ｃ以上のとおり，本件発明の記載は明確である。
(オ)無効理由５（明確性要件違反２）に対して


「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」との文言が，水及びオキサリプラチン以外の第３成分を含んでもよいことを意味するのは明白であり，被告の主張はその前提において誤りである。
(カ)無効理由６（乙４８発明に基づく進歩性欠如）に対してａ乙４８は，本件特許に対する無効審判において提出された文献であり，乙４８に対して本件発明が進歩性を有することは既に特許庁で判断され確定している。
そして，無効審判が成り立たない旨の審決がされて確定した場合には，侵害訴訟において，同一の事実及び同一の証拠に基づいて，当該特許に関する無効の抗弁を主張することは許されない。
ｂ(ａ)相違点１について
乙４８には，ｐＨについての記載は存在せず，ここから何の動機付けもなくｐＨを読み出すことはできない。仮にｐＨを読み出すとすると，乙４８で静脈注射が行われていることからすれば，ｐＨが「７．４又は７．２～８」からなり，しかも緩衝剤が入った溶液であって，本件発明におけるｐＨとは異なる。
⒝相違点２及び３について
乙４８で開示されているのは３．４ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液にすぎず，試験当日に，オキサリプラティヌムの原体に蒸留水を加えて溶液を調整し，マウスに投与するものにすぎず，オキサリプラチンの水溶液を長期保存することは全く考えられていない。⒞以上のとおり，乙４８には，少なくとも相違点１ないし３についての開示は一切なく，当業者が乙４８発明から本件発明を想定することはない。
ｃこのほか，乙４８には，オキサリプラチンの純度に関する記載は全くない。
(4)争点(4)（本件延長登録に無効理由があるか）について
ア被告の主張
(ア)延長登録無効理由（特許法１２５条の２第１項１号）ａ本件延長登録１～７について（本件処分に先行する処分によって既に実施可能であったこと）
(ａ)オキサリプラチン製剤に関しては，特許法６７条２項にいう「政令で定める処分」が複数存在しており，本件処分以前にも，平成１７年３月１８日付けで行われたエルプラット注射用１００ｍｇ（凍結乾燥剤）（新有効成分）に係る輸入承認（以下「先行処分１」という。），平成２０年８月２６日付けで行われたエルプラット注射用５０ｍｇ（凍結乾燥剤）（剤型追加）に係る製造販売承認（以下「先行処分２」という。）があり，その効能効果はいずれも「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」（用途Ａ）である。そして，出願理由処分と先行処分とがされている場合に，延長登録出願に係る特許発明の実施に出願理由処分を受けることが必要であったと認められるか否かの判断においては，先行処分と後行処分とを形式的に対比するのではなく，「延長登録出願に係る特許発明の種類や対象」に照らして実質的に判断することになる。本件発明の種類や対象に照らすと，医薬品医療機器等法１４条２項３号柱書が定める「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」のうち，いずれの点が「医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項」といえるのかを検討する必要がある。
これらのうち，「名称」は無関係であるが，「効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」も本件発明の種類や対象に照らすと同一性に影響を与えない。また，「成分」「分量」「用法」「用量」のうち，「成分」については，原告の主張によれば「乳糖水和物」の有無は同一性に影響を与えず，「注射用水」の有無も先行処分において実際に使用されていたのであるから，ヒトに投与される段階での医薬品としての実質的同一性に影響を与えない。
そして，「成分」のうちの有効成分と「分量」，「用法」，「用量」の点を比較すると，先行処分２と本件処分１は，これらの事項全てで一致しており，かつ本件発明は医薬品であるというだけで特定の疾患用のものではないから，「分量」，「用法」，「用量」についても「先行処分の対象となった医薬品の製造販売が，出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含する」と認められる。したがって，本件発明の種類や対象に照らせば，本件処分１に係るオキサリプラチンを含有する製剤の製造販売の実施は，先行処分２によって既に可能となっており，本件処分１を受けることが必要であったとはいえない。このように，本件延長登録１は，本件発明の実施についての政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない（特許法６７条の３第１項１号）という無効理由がある（同法１２５条の２第１項１号）。
⒝本件延長登録２及び４は本件処分２を，本件延長登録３は本件処分１を，それぞれ理由としてされたものであるところ，これらについても上記(ａ)同様であり，本件発明の種類や対象に照らせば，本件処分２に係るオキサリプラチンを含有する製剤の実施は，先行処分１によって既に可能となっており，本件処分２を受けることが必要であったとはいえない。
⒞本件延長登録５は本件処分４を，本件延長登録６は本件処分３を，本件延長登録７は本件処分５をそれぞれ理由としてされたものであるが，本件処分５～７に係る製剤は，本件処分１及び２に係る製剤と実質的に同一性を有する医薬であるから，上記(ａ)⒝同様，本件処分５～７に係る製剤の実施は，先行処分１又は２によって既に可能となっていたものである。したがって，これらの製剤に係る実施に本件処分３ないし５を受けることが必要であったとはいえない。ｂ本件延長登録５～７について（本件処分１及び２によって既に実施可能であったこと）
本件延長登録５～７は，それぞれ本件処分３～５を理由としてされたものであるところ，これらの処分に先行して本件処分１及び２がされている。
そして，本件処分１及び２の対象とされた医薬品と本件処分３～５の対象とされた医薬品とは，「医薬」として全く同一のものであって，「成分」，「分量」，「用法」及び「用量」において一致している。なお，本件処分５の対象とされた医薬品だけは，「２００ｍｇ」という点で分量が本件処分１及び２の対象医薬品と異なるが，本件特許が単にオキサリプラチンの水溶液からなる製剤を発明の対象としていることからすれば，分量の違いは同一性に影響を与えるような相違点ではない。


そうすると，本件発明の種類や対象に照らせば，本件延長登録５～７に係る医薬品についての特許発明の実施は，先行する本件処分１及び２によって許されており，その実施のために政令で定める処分を受けることが必要であったとはいえないから，本件延長登録５～７は，特許法１２５条の２第１項１号の規定により，無効審判により無効とされるべきである。
(イ)延長登録無効理由（特許法１２５条の２第１項３号）
ａ本件延長登録１～４について
そもそも延長登録出願制度は，権利者が実施について真摯な意図及び能力を有しながら，その特許発明の実施をするために必要な「政令で定める処分」を得る必要があったために実施することができなかった期間を補償しようとするもので，権利者が，承認の申請を遅らせることによって，自己の都合に合わせて権利期間を延長することを認める制度ではない。
ところで，特許法６７条の３第１項１号の拒絶要件は，「その特許発明を実施するために，政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないこと」であり，この文言は「特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった」点を反映していないため，上記のような期間の有無については，同項３号の規定によって律せられることになる。
そして，「エルプラット点滴静注液」についての承認申請が，凍結乾燥剤の承認申請よりも４年半遅れた平成２０年８月となったのは，権利者側の都合によるものであり，その承認申請を遅らせた期間を「実施することができなかった期間」に含めるのは正しくない。すなわち，これらの延長登録において，いずれも物について特定された用途を「結腸癌における術後補助化学療法」（用途Ｂ）としているが，これは，２００５年（平成１７年）２月に既に米国で承認されていたから，平成２０年よりも早い時期に承認申請が可能であった。また，本件延長登録１，３，４では，処分を受けることが必要であるために実施をすることができなかった期間を，平成１７年２月２８日の治験計画書の届出日から起算して４年５月２２日としているが，当該治験計画は，本件延長登録１に関しては用途から削除された「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」（用途Ａ）に係るものであるから，その治験計画書届出日をもって同延長登録に係る期間計算の始期とすることは誤りである。
また，本件延長登録３，４では，物について特定された用途として用途Ａも記載されているが，同用途については，１９９８年（平成１０年）代にフランスで承認されていたから，我が国でも平成２０年よりも前に当該用途について承認申請が可能であった。さらに，同用途については，平成１６年には凍結乾燥剤について承認申請がされ，その１年後には承認が得られていたから，水溶液製剤の承認を得ることは，より早期に，かつ確実に可能であった。
このように，延長登録制度の本来の趣旨及びオキサリプラチンの承認に係る事実関係からすれば，本件特許に係る製剤（水溶性製剤）については，①処分を受けるために実施ができなかった期間（実施の意図及び能力があったにもかかわらず，当該医薬品についての特許発明の実施ができなかった期間）は，実質上存在しなかったというべきであるから，本件延長登録１～４は，特許法６７条２項の要件を充たしておらず，同法６７条の３第１項３号に該当する無効理由があるというべきである。
また，②仮に延長期間算定の始期を承認申請の日と認めるとしても，４年５月の延長期間を認めた本件延長登録１，３，４については，少なくとも「処分を受けるために実施ができなかった期間」（承認申請から承認までの期間１１月２１日）を超えた違法があるから，特許法６７条の３第１項３号違反の無効理由がある。
ｂ本件延長登録５～７について
本件延長登録５～７において，延長期間を算定する始期とされたのは，本件処分３～５に係る承認審査における膵癌についての治験計画届出日である平成２３年２月２８日である。しかし，海外では膵癌の第２相試験が２０００年（平成１２年）から開始されており，我が国においても，権利者に実施の意図があれば，膵癌を効能・効果欄に記載した承認申請はもっと早くできたはずであるから，期間計算の始期を上記の治験開始日として延長期間を計算するのは誤りである。また，仮にその期間をゼロではないと認めるとしても，延長期間については，現実の承認申請日（平成２５年５月３１日）を始期として，当該日から承認がされた日までとして計算すべきである。
このように，本件延長登録５～７についても，実施ができなかった期間を超える期間につき延長を認めた点において，特許法６７条の３第１項３号違反があるから，同法１２５条の２第１項３号の規定により，無効とされるべきである。
イ原告の主張
(ア)延長登録無効理由（特許法１２５条の２第１項１号）についてａ本件延長登録１～７について（先行処分によって実施可能ではなかったこと）
先行処分２はオキサリプラチンの凍結乾燥注射剤に関する処分であるのに対して，本件処分１はオキサリプラチンの水性注射剤に関する処分である。このため，本件処分１は，先行処分２の対象となった医薬品とは別剤型（別品目）であるから，剤型追加として，医薬品医療機器等法１４条１項に係る承認を受けなければ実施することはできない。したがって，被告の主張する延長登録無効理由が存在しないことは明らかである。
その他の本件処分に関しても，上記同様の理由により，被告が主張する延長登録無効理由は存在しない。
なお，延長された特許権の効力と，特許権の延長登録が認められるかという場面は全く異なるものである。
また，アバスチン最高裁判決からしても，「効能，効果」が医薬品としての実質的同一性に影響を与えることは明らかである。ｂ本件延長登録５～７について（本件処分１及び２によって実施可能ではなかったこと）
本件処分１及び２と本件処分３ないし５とは「効能及び効果」について異なっており，そうである以上，当然ながら「先行処分の対象となった医薬品の製造販売が，出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められる」ことにはなり得ない。以上からすれば，本件処分１及び２に照らして，本件処分３ないし５が無効となることはない。
(イ)延長登録無効理由（特許法１２５条の２第１項３号）について
ａ本件延長登録１～４について


LOHP-PI/II-03試験は，進行・再発結腸・直腸癌患者における国内で実施された安全性試験であり，本件処分の審査において評価の対象となった臨床試験の中で，国内で実施された唯一のものである。そして，このLOHP-PI/II-03試験は，処分を受けるために必要不可欠な試験であり，かつ同処分を受けることに密接に関係している試験である。また，オキサリプラチンに関する治験は，厚生労働省の指示の下に行われており，「その試験の遂行に当たって方法，内容等について行政庁が定めた基準に沿」うものであることが明らかである。したがって，審査基準に照らしても，治験計画書の届出日である平成１７年２月２８日が，処分を受けることが必要であるために実施をすることができなかった期間の起算日となるのは当然である。また，株式会社ヤクルト本社が原告から開発権を取得したのは平成９年であり，第Ⅰ相臨床試験を開始したのは平成１１年であり，進行・再発結腸・直腸癌を対象にした第Ⅱ相臨床試験を実施したのは平成１３年である。その結果を受けて，同社によってオキサリプラチンの凍結乾燥剤についての輸入承認申請が平成１６年に行われており，凍結乾燥剤についての輸入承認申請が同年に行われたことは何ら不自然ではない。
そして，オキサリプラチンの水溶液製剤の国内での承認申請を行うに当たっては，製造所の製造体制を含めた日本国内における各種規制への対応や，国内向け製剤の国内規制に沿った安定性試験等の実施を要するところ，平成１７年に承認が取得されたのであるから，水溶液製剤について平成２０年に承認申請が行われたことも何ら不自然ではない。
ｂ本件延長登録５～７について
海外で第Ⅱ相試験が開始されていたとしても，承認申請を行うに至る臨床成績が得られるか否かは第Ⅲ相試験の結果が得られて初めて判断できるものである。２０１０年（平成２２年）６月開催の米国臨床腫瘍学会において，FOLFIRINOXが既存の標準治療であるゲムシタビン療法より優れるとの第Ⅱ／Ⅲ相試験の結果が初めて公表され，その結果を受けて，株式会社ヤクルト本社は，FOLFIRINOXによって日本におけるオキサリプラチンの膵癌に対する開発に着手したものである。原告や株式会社ヤクルト本社が意図的に治験開始日を遅らせたかのような被告の主張は，客観的な事実を無視したものであり，失当である。
第３当裁判所の判断
事案に鑑み，争点(2)から判断する。
１争点(2)（存続期間延長後の本件特許権の効力は被告製品に及ぶか）について(1)存続期間が延長された特許権の効力について特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許法６７条２項の「安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの」（以下「政令処分」という。）を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とするものであり（最高裁平成２７年１１月１７日第三小法廷判決・民集６９巻７号１９１２頁参照），特許法施行令２条は，医薬品医療機器等法の承認を，上記政令処分の一つとして定めている。
そして，特許法６８条の２は，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力が，その特許発明の全範囲に及ぶのではなく，「その延長登録の理由となつた第６７条第２項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）」（以下「政令処分対象物」という。）についての当該特許発明の実施にのみ及ぶ旨を定めている。もっとも，延長登録制度の上記目的が特許権者の研究開発のためのインセンティブを高めるためのものであることに鑑みれば，侵害訴訟における対象物件に，当該政令処分対象物と相違する点があっても，当該対象物件についての製造販売等の時点において，その相違が周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないと認められるなど，当該対象物件が当該政令処分対象物の均等物ないしそれと実質的に同一と評価される物といえる場合には，延長された特許権の効力は当該対象物件についての実施行為にも及ぶと解すべきである。
そして，本件処分は，いずれも医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る承認であるが，同法に基づく医薬品の製造販売の承認の審査事項は，医薬品の「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（同法１４条２項３号柱書）であるところ，医薬品の成分を対象とする物の発明について，医薬品としての実質的同一性に直接関わる審査事項は，「成分，分量，用法，用量，効能，効果」である（上記最高裁判決参照）。
したがって，医薬品の成分を対象とする物の発明に関し，特許法６８条の２に基づき存続期間が延長された特許権の効力は，「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）及び分量」（もっとも，「分量」については，延長された特許権の効力を制限する要素とは解されない。）によって特定され，かつ，「用途」に係るものとして，「用法，用量」及び「効能，効果」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で効力が及ぶものと解するのが相当であり，さらに，前記のとおり，当該政令処分対象物の均等物やこれと実質的に同一と評価される物に対しても同効力が及ぶものと解すべきである。
(2)政令処分対象物該当性について
前記前提事実(3)のとおり，本件処分１及び４の対象となった医薬品はエルプラット点滴静注液５０ｍｇであり，本件処分２及び３の対象となった医薬品はエルプラット点滴静注液１００ｍｇであり，本件処分５の対象となった医薬品はエルプラット点滴静注液２００ｍｇであるところ，本件処分の対象となったエルプラット点滴静注液５０ｍｇ，１００ｍｇ，２００ｍｇは，いずれも分量が異なるだけで，成分はオキサリプラチンと注射用水のみ（不純物を除く。）で共通し，添加物はない。
他方で，被告製品は，いずれも成分としてオキサリプラチン以外に添加物として乳糖水和物を含むものであって（前記前提事実(6)ウ），成分に違いがあるから，本件処分の対象となった政令処分対象物には当たらない。この点に関し，原告は，被告製品はいずれもオキサリプラチンを唯一の有効成分としているから，本件処分の対象となった物に当たり，延長後の本件特許の効力が被告製品にも及ぶ旨主張する。しかし，政令処分が医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る承認である場合，当該政令処分を受けることが必要であったために実施することができなかった政令処分対象物を特定するための事項としての「物」に係る「成分」を有効成分に限るべき根拠はなく，原告の上記解釈は採用できない。
(3)均等物該当性について


ア前記(1)のとおり，本件において，被告製品が，本件処分の対象となった物の均等物ないし実質的に同一と評価される物に該当するというためには，本件処分の対象となった物に乳糖水和物を添加することが周知・慣用技術の付加等にすぎず，新たな効果を奏するものではないといえることが必要である。
この点に関し，原告は，証拠（甲４１，５０～５４）を挙げて，オキサリプラチンに乳糖水和物を添加することが周知・慣用技術であった旨主張する。
確かに，医薬品添加物事典（甲４１）には，「乳糖水和物」の用途として「安定（化）剤」，投与経路・最大使用量として「静脈内注射１２５０ｍｇ」と記載されている。また，甲５０～５４（枝番を含む）には，オキサリプラチンの水溶液に乳糖ないし乳糖水和物を添加することが記載されている。
イしかしながら，本件発明は，「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」に関するものであるところ，本件特許に係る明細書（甲２）の【発明の詳細な説明】欄に「オキサリプラティヌム（国際一般名）は，…１９７８年に，ジアミノシクロヘキサン誘導体類（dach-白金）の混合物から製造した光学異性体の一つ…である。」「…オキサリプラティヌムは，種々の型の癌…の治療的処置に使用し得る細胞増殖抑制性抗新生物薬である」「現在，オキサリプラティヌムは，…凍結乾燥物として，注射用水または等張性５％ぶどう糖溶液と共にバイアルに入れて，前臨床および臨床試験用に入手でき，投与は注入により静脈内に行われる。」「…製品の誤用のあらゆる危険性を避け，…直ぐ使用でき，さらに，使用前には，承認された基準に従って許容可能な期間医薬的に安定なままであり，凍結乾燥より容易且つ安価に製造でき，再構成した凍結乾燥物と同等な化学的純度（異性化の不存在）および治療活性を示す，オキサリプラティヌム注射液を得るための研究が行われた。これが，この発明の目的である。」と記載されているように，オキサリプラティヌム自体は，本件特許の優先日時点（平成６年８月８日）で既に知られた物質であって，これを有効成分として制癌剤に用いることも，同優先日前に公知であったものと認められる。また，上記事実及び特許請求の範囲の記載（請求項１に係るもの）からすれば，本件発明は，医薬品の有効成分（オキサリプラティヌム）のみを特徴的部分とする発明ではなく，これが安定な水溶液の状態で提供されることを特徴とする発明であると認められる。
ウそして，前記前提事実(7)のとおり，被告は，オキサリプラチンの水溶液に，一定の特徴を有する乳糖又はその水和物を添加することを特徴とする製造方法（別件発明）について特許出願し，特許権を取得しているところ，証拠（乙８７の５，乙９２）によれば，被告は，いずれも別件発明所定の方法で被告製品を製造している（すなわち別件発明所定の条件を充たす乳糖水和物を添加している）ことが認められる。
そうであるところ，別件特許の明細書（乙８７の４）によれば，同特許所定の製造方法は，オキサリプラチンの分解によって生成するジアクオジアミノシクロヘキサン白金二量体の含有量の増加を抑制させるだけでなく，経時的にこれを減少させ，ひいてはオキサリプラチンを含む水性医薬組成物の安定性を向上させるとの効果を奏するものとされており（段落【００７３】【００７４】参照），証拠（乙８２の１，８８の１）によれば，被告製品に含まれる乳糖水和物が実際に上記のような効果を奏することにつき複数の学者が肯定していることが認められる。
このように，オキサリプラチン水溶液に，所定の条件を充たす乳糖水和物を添加することは，オキサリプラチンを含む水性医薬組成物の安定性を向上させ，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体（これは，上記「ジアクオジアミノシクロヘキサン白金二量体」と同義と解される。）の生成を抑制するという新たな効果を奏するものといえ，現に，被告はそのような効果を奏するような方法で被告製品に乳糖水和物を添加したものと認められる。エ以上からすれば，仮に，オキサリプラチン水溶液に乳糖水和物を添加すること自体が，被告製品について政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点において既に知られていたとしても，少なくとも，別件発明所定の条件を充たす乳糖水和物を添加する方法で製造したオキサリプラチン水溶液は，前記のような新たな効果を奏するものといえ，これが単なる周知技術にすぎないとはいえない。
したがって，オキサリプラチン水溶液に一定の条件を充たす乳糖水和物を添加することは，本件発明との関係において，周知・慣用技術の付加等にすぎないとはいえず，むしろ，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の発生を抑制し，オキサリプラチン水溶液の安定性を向上させるという新たな効果を奏するものといえるから，被告製品は，本件処分の対象となった政令処分対象物の均等物ないし実質的に同一と評価される物とはいえない。オ(ア)これに対し，原告は，実験結果（甲４５，４８）を提出し，本件発明の実施品（原告から本件特許の専用実施権を設定された株式会社ヤクルト本社の製造・販売に係る「エルプラット」）と被告製品とを比較した結果，被告製品は，安定性の向上に関して何ら新たな効果を奏するものではない旨主張する。
しかし，原告による上記比較実験が，適切な条件下で行われたことを認めるに足りる証拠はなく，原告の上記主張を採用する前提を欠く。(イ)また，原告は，被告製品とその他の後発医薬品に係る各医薬品インタビューフォーム（甲４６，４７の１ないし４）に記載されたデータを比較することによっても，被告製品には新たな効果はないとも主張する。しかし，各医薬品インタビューフォームに記載されたデータが，どのような条件下で取得されたかは必ずしも明らかではないため，各インタビューフォーム記載の値を単純に比較することで，適切に比較したことにはならない。
また，そもそも他の後発医薬品については，各社が独自の技術により開発したものと解されるところ，仮に他の後発医薬品が，安定性の向上に関して被告製品と同様の効果を奏するとしても，それは各社の独自技術による結果であるとも容易に解されるところであり，これによって直ちに，被告製品における乳糖水和物が何ら効果を奏しないものと解することはできない。
(ウ)このほか，原告は，被告製品においてジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の発生が抑制されたとしても，その他の不純物の発生は抑制されておらず，むしろ全体としての不純物の発生量は増加しているとも主張する。


平成２２年（ワ）第２４４７９号特許権侵害差止等請求事件
判          決
名古屋市〈以下略〉
原        告      フルタ   電機株   式会社同訴訟代理人弁護士     小    南    明    也
静岡県〈以下略〉
被        告     株式会   社親和   製作所同訴訟代理人弁護士     松    本    直    樹
主          文
１被告は，別紙物件目録１ないし５記載の各製品を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
２被告は，別紙物件目録１ないし５記載の各製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対して，１５８０万２９９２円及びこれに対する平成２２年６月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４原告のその余の請求を棄却する。
５訴訟費用は，これを２０分し，その１を被告の，その余を原告の各負担とする。
６この判決は，第１項及び第３項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
１主文第１項及び第２項に同旨
２被告は，原告に対して，３億９０００万円及びうち２０００万円に対する平成２２年６月８日から，うち３億７０００万円に対する平成２３年１１月１６日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権（特許第３９６６５２７号）を有する原告が，被告の製造・販売等している別紙物件目録１及び２記載の各製品が上記発明の技術的範囲に属し，また，別紙物件目録３ないし５記載の各製品が，上記別紙物件目録１及び２記載の各製品の「生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）に当たり（主位的主張），あるいはそれら自体が上記発明の技術的範囲に属する（予備的主張）と主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，上記各製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を請求するとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部として，３億９０００万円及びうち２０００万円に対する不法行為の後の日（警告書送達日の翌日）である平成２２年６月８日から，うち３億７０００万円に対する不法行為の後の日（平成２３年１１月９日付け訴え変更申立書送達日の翌日）である平成２３年１１月１６日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２争いのない事実等〈証拠略〉
(1)当事者
ア原告
原告は，海苔製造加工に必要な機械の製造販売業者であり，その他各種農業用及び各種水産用機械器具並びに各種風水力機械の製造・販売及び施工等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は，別紙物件目録１及び２記載の「原藻異物除去洗浄機」又は「原藻異物除去洗浄システム」などを製造・販売している株式会社である。
(2)原告の有する特許権
ア原告は，次の内容の特許権を有する。
登録番号     特許第３９６６５２７号
発明の名称    生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止
装置
出願    日    平成１０年６月１２日
公開    日    平成１１年１２月２１日
登録    日    平成１９年６月８日
イ原告は，平成２２年１月１８日，上記特許に関し訂正審判請求（訂正２０１０－３９０００６）をし，同年２月２５日，訂正審決がされ，同審決は同年３月９日確定した。訂正後の特許請求の範囲，明細書及び図面の内容は，同訂正審判に係る別紙特許審決中の特許訂正明細書写し〈略〉記載のとおりである（以下，上記訂正後の特許権を「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」という。また，上記特許訂正明細書及び図面を「本件明細書等」という。）。
(3)本件特許における特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は５であるが，そのうち，請求項３及び４の記載はそれぞれ次のとおりである（以下，請求項３及び４記載の特許発明をそれぞれ「本件発明３」及び「本件発明４」といい，これらを総称して「本件発明」という。）。
ア本件発明３
生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生
海苔異物分離除去装置において，
前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
イ本件発明４
生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生
海苔異物分離除去装置において，
前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
(4)本件発明の構成要件
ア本件発明３の構成要件
本件発明３を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ１」などという。）。
１生海苔排出口を有する選別ケーシング，
２（及び）回転板，
３この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，
４（並びに）異物排出口
５をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽
を有する生海苔異物分離除去装置において，
Ｂ前記防止手段を，
１突起・板体の突起物とし，
２この突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構
成とした
生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
イ本件発明４の構成要件
本件発明４を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従って「構成要件Ｂ’１」などという。）。
Ａ１ないしＡ５上記アに同じ
Ｂ’前記防止手段を，
１突起・板体の突起物とし，
２この突起物を選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに
設ける構成とした


生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置
(5)被告の製品等
ア被告装置
被告は，別紙物件目録１記載の型名「ＣＦ－３６Ｂ」，「ＣＦＷ－３７Ｓ」，「ＣＦＷＴ－３７」，「ＣＦＴ－３８」，「ＣＦＴ－３８Ｂ」，「ＣＷ－６３」，「ＣＷ－６３Ｓ」，「ＣＷ－６４」，「ＣＷ－６４Ｓ」及び「ＣＷ－９６」で示される「原藻異物除去洗浄機」又は「原藻異物除去洗浄システム」（以下，これらの装置を「被告装置１」と総称する。）を製造・販売している。なお，被告装置１は，別紙物件目録４記載の回転板を構成部品としている。
被告は，別紙物件目録２記載の型名「ＣＦＷ－３６」，「ＣＦＷ－３７」及び「ＣＦ－３６」で示される「原藻異物除去洗浄機」を製造・販売している。これらの製品の回転板には，販売開始当初は，別紙物件目録５記載のプレート板が取り付けられていなかったが，その後，同プレート板を取り付けた別紙物件目録３記載の回転板に仕様変更された（以下，仕様変更後の回転板を構成部品とする上記各型名の装置を「被告装置２」と総称し，被告装置１及び被告装置２を併せて，「被告装置」という。）。
イ被告装置に用いる回転板及びプレート板
被告は，別紙物件目録３及び４記載の各回転板（以下，これらの２種類の回転板を併せて「本件回転板」という。）を製造し，被告装置のユーザーに，消耗部品として販売している。
本件回転板には，別紙物件目録５記載のプレート板（以下「本件プレート板」という。ただし，別紙物件説明書では，単に「板」ないし「板４」と表記する場合がある。）が取り付けられている。本件プレート板は，本件回転板にネジで取り付けるものであり，容易に着脱できるようになっている。
被告は，本件プレート板を製造し，被告装置のユーザーに，消耗部品として販売している。
ウ型名「ＣＦＷ－３６」の基本的構成
被告装置２のうち，型名「ＣＦＷ－３６」の基本的な構成は，別紙物件説明書記載のとおりである。
被告装置においては，型名によって，使用する回転板及びケーシングの枚数が異なり，また，それに関連して他の構成も異なるが，本件発明との対比に際して必要な基本的構成及び作用効果は型名「ＣＦＷ－３６」のそれと実質的に同じである。
エ被告装置の構成
別紙物件説明書の記載に基づき被告装置の構成を分説すると，以下のとおりである（以下，それぞれの記号に従って「構成α１」などという。）α１排出口５を有し，環状固定板２ａを含むケーシング２
２環状板３ａを含む回転板３（本件回転板）
３板４（本件プレート板）
４異物排出口６
５をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される筒状混合液タンクＡ（その底部を構成する底板Ｂを含む。）を有する生海苔異物分離
除去装置
β本件プレート板につき，
１その形状は厚さ約１ミリメートル，縦約１８ミリメートル，横約２０ミリメートルの「板状」であり，本件回転板の上面外周縁に取り付けられた環状板３ａの表面よりも出っ張るような状態を呈している。２本件回転板の表面外周端に設けられている。
また，本件回転板を上から見た時に，その一部（爪部）が，本件回転板の外周から突出し，隙間Ｃを超えるように設けられている。
オ構成要件充足性
被告装置の構成α１，α２，α４及びα５は，それぞれ本件発明３及び４の構成要件Ａ１，Ａ２，Ａ４及びＡ５に該当する。
(6)原告による本件発明の実施
原告は，被告装置の競合品であり，本件発明の実施品である製品（商品名「セパクリーン」）を製造・販売している。
(7)原告による訴え提起と請求の拡張
原告は，平成２２年６月３０日に本件訴訟を提起し，その際被告に対し，損害賠償の一部請求として，内金２０００万円及びその遅延損害金の支払を求めたが，その後，原告は，平成２３年１１月９日付け訴えの変更申立書により，損害賠償の一部請求の額を内金３億９０００万円及びその遅延損害金に拡張した。同訴え変更申立書は，同月１５日，被告に送達された。
(8)被告による消滅時効の援用
被告は，平成２４年１月１１日の本件弁論準備手続期日において，原告の請求のうち２０００万円を超える部分につき，民法７２４条所定の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
３争点
(1)被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か
ア構成要件Ａ３の充足性
イ構成要件Ｂの充足性
ウ構成要件Ｂ’の充足性
(2)本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対
する間接侵害（特許法１０１条１号）に当たるか否か
(3)被告の過失の有無
(4)原告の損害額
(5)消滅時効の成否（時効の中断の有無）
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（構成要件Ａ３の充足性）について
〔原告の主張〕
(1)「共回り」の意義
ア構成要件Ａ３は，「この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」である。
イ本件明細書等の段落【０００２】，【０００３】及び【０００４】の記載のとおり，被告装置のような回転板とクリアランスを利用する生海苔異物除去装置においては，回転板の高速回転によってタンク内の生海苔混合液を攪拌し渦を発生させることで生海苔と異物の分離を図ろうとするが，「生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象」や，「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象」が発生する場合があり，この現象は，「究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等」を惹起する。
本件明細書等では，これらの状況を指して「共回り」としており，この「共回り」が発生すると，回転板の停止，作業停止等が生じ得るとしている。


このように，本件明細書等は，「共回り」について，ⅰ「生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象」又はⅱ「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象」が生じ，究極的には，ⅲ「クリアランスの目詰まりが発生する状況」，ⅳ「クリアランスの閉塞が発生する状況」等をもって「共回りとする」と明確に定義付けている。なお，上記ⅰの現象とⅱの現象はいずれも「クリアランスに吸い込まれない現象」であるが，上記ⅱの現象は，「クリアランスに喰込んだ状態」で回転板とともに回ると限定する一方，上記ⅰの現象ではそのような限定要件がないから，「クリアランスに喰込んだ状態」以外の状態を広く包含していることは明らかである。
ウ特許法施行規則２４条，様式第２９〔備考〕８が，「用語は，その有する普通の意味で使用し，かつ，明細書全体を通じて統一して使用する。ただし，特定の意味で使用しようとする場合において，その意味を定義して使用するときは，この限りでない。」と規定しているが，本件明細書等は，「共回り」を上記のとおり明確に定義しており，また，この用語は，本件明細書等全体を通じて統一的に使用されている。
(2)「共回りを防止する防止手段」の意義
「共回り」の意義は上記(1)のとおりであるから，本件発明における「生海苔の共回りを防止する防止手段」とは，回転板の高速回転によってタンク内の生海苔混合液を攪拌し渦を発生させてクリアランスを通過させようとする場合に，「生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象」や，「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象」の発生，ひいては「クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況」を防止する手段のことである。そして，当該防止手段を取り付けたものが共回り防止装置である。
このように，「共回りを防止する防止手段」とは，生海苔が回転してクリアランスに吸い込まれない状態を防止する手段を原因から動的に捉えた呼称であって，回転板とクリアランスを用いる生海苔異物分離除去装置においては，結局，クリアランスに「生海苔異物」が詰まることを防止する手段と実質的に同義と考えて差し支えない。
(3)「共回りを防止する防止手段」の該当性
ア被告装置及び本件回転板に備わる本件プレート板は，「共回りを防止する防止手段」である。
すなわち，本件プレート板は，本件回転板の回転移動に伴って回転移動を行う。この回転移動によって，①その一部が隙間Ｃの開口に挟まって隙間Ｃを通過できない生海苔（＝正常でない生海苔）や異物を爪部で切ることができ，また，②正常でない生海苔や異物の隙間Ｃへの喰い込みを遮断し，生海苔の動きを矯正することができる。これらの作用によって，隙間Ｃの目詰まり（閉塞）を発生させる状況（さらには，異物や正常な生海苔が集積して目詰まりを拡大させる状態）を回避することができ，隙間Ｃは目詰まりすることなく，生海苔は隙間Ｃを介してケーシング２に流れ込み，排出口５を介して次工程へ送られる。
そして，構成要件Ａ３の「共回りを防止する防止手段」の意義は，上記(2)のとおりであるから，被告装置の構成α３（本件プレート板）は，本件発明３及び４の構成要件Ａ３に該当することが明らかである。イ原告は，被告装置における本件プレート板が「共回りを防止する防止手段」であることを確認するため，ＣＦＷ－３６に対して本件プレート板を取り付けた状態と取り外した状態で，目詰まり発生に差が生ずるかどうかの実験を行ったが，この実験から，本件プレート板を取り付けた状態で運転した場合には，クリアランスに目詰まりが発生しにくい結果が得られることを確認した。
また，被告自身も，これまで被告装置のパンフレットや原被告間の過去の訴訟において，本件プレート板が目詰まりを防止するものであると明示してきたのであるから，本件プレート板に，隙間の目詰まり防止効果があることは否定できないはずである。
(4)被告の主張に対する反論
ア被告は，「共回り」を，「生海苔が回転板に貼りついて回っている場合のこと」と主張しているが，本件明細書等には，被告が主張するような記載はない。あえて，被告が主張する意義に近い記載を探すならば，「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し」という部分であるが，この記載も，「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象であり，」として，「クリアランスに吸い込まれない現象」の一つを記載しているにすぎないのであり，被告が主張するような場合（生海苔が回転板に貼りついて回るような場合）も存在し得るであろうが，そのような場合に限定されるとの記載はどこにもない。
したがって，生海苔が「回転板に貼りついて回っている場合」に限定されるとの被告の主張は，本件明細書等の記載を全く無視するものであって，特許法７０条２項に違反するものである。
仮に，被告が主張するように，生海苔が「回転板に貼りついて回っている場合のこと」をもって「共回り」とするのであれば，被告主張のように，回転板に固定した板状部材は，その「貼りついた生海苔」に対して働きようがないから，そのような理屈に基づけば，本件発明３及び４は実施不可能であり，また，本件明細書等に記載されていない発明をクレーム化したということにもなりかねない。このことからしても，被告の解釈が誤っていることが明らかである。


イまた，被告の主張する「共回り」の解釈は，当業者あるいは一般の機械用語で用いられている「共回り」の語義に忠実ではない。例えば，本件発明の属する生海苔の製造関連技術分野において同業者である「渡邊機開工業株式会社」の特許出願に係る公開特許公報（特開２００３－９３０２７号公報）においては，「共回り」との用語が，攪拌羽根の回転とともに混合液が回転することを意味するものとして用いられているものであるが，決して，被告の主張するような意味で用いられてはいない。そして，生海苔製造分野とは分野が異なるが，混合液を上記公報同様に羽根などの回転体で回転させ，攪拌する技術分野（遠心分離，異物除去など）において，液体が回転体と共に回転し，回転状態が維持される状態を指して「共回り」との用語を用いている文献等は，多数存在する。ウしかも，異物分離除去作業において生海苔混合液を用いる際には，海から採取した生海苔をそのまま用いるのではなく，一旦荒切り作業によって細かく切断した後に，それを海水に混ぜて海苔混合液にし，異物除去装置に供するのであり，荒切り後の生海苔の長さは１ないし３ｃｍ程度で極めて小さく切断されていることから，濃度を濃くした海苔混合液であっても，溶液中の生海苔は流動性を保ち，回転板の回転と共に周方向の回転流を形成し，渦を描くと同時にポンプの吸引によって生海苔混合液がクリアランスを通過していくのであって，そもそも生海苔が回転板に貼りつくなどということは通常は想定できない。
〔被告の主張〕
(1)「共回り」の意義
ア構成要件Ａ３の「共回り」とは，生海苔が回転板とともに回ることを意味する。そして，単に回るというのではなくて，「共」に回るというのであるから，回転板に貼りついて回っている（つまり同じ速さで回っている）場合のことを指すことは明らかである。なぜなら，回転板に貼りついた状態で同じ速さで回るのではなく，ある程度遅れるという回り方をしている場合は，「共回り」という言葉の意味に合致しないからである。クレームの用語は，特許法７０条２項に従い，明細書の説明に従って解釈されるべきだが，本件明細書等の段落【０００３】に記載されているとおり，「生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象，又は生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象」が，ここでいう「共回り」であり，特に「回転板とともに回転」を指している。このように，本件発明は，生海苔が「回転板とともに回り」，それで詰まる状況を「共回り」とし，これを特に対処の対象としている。回転板式の生海苔異物除去装置の問題点（限界）として，回転側と固定側のいずれかに海苔が付着して空回りしてしまう状況があることは事実であり，そのうちの回転側への付着を共回りとして対処しようというのは，合理性のある話である。本件特許は，先行技術との関係で，その中でも構造を限定するクレームである。
イ回転板式の生海苔異物除去装置においては，回転板円周部の僅かな隙間を，生海苔がうまく通過していき，異物はこの隙間を通過できないことから除去されるが，生海苔も，柔軟性に欠けている場合など，その状態によっては通過しにくいことがある。この際には，回転板側か固定側のいずれかの側に貼りついた状態になるのが普通である。こうなった場合に，貼りついた側の反対側にプレート板などを取り付けるなどすることは，詰まりを解消するのに有効である。このうち，回転板側に生海苔などが付いた状態が本件明細書等のいう「共回り」であって，これに対処することが本件発明の内容であり，このことがクレームに明記されているのである。同じように生海苔が貼りつく場合でも，固定側に貼りつくこともあり得るが，これは「共回り」ではない。また，隙間を通過できない物が，どちらにも貼りついていないままに回転板に遅れて回転する状態もあり得るが，それは大きさが隙間を通過しない物であって，廃棄するべき異物であり，やはり「共回り」とは関係がない。
このほか，回転板が回っている以上，水流が回っているのは当たり前である。また，全くの正常状態でも，生海苔は瞬時に通過するわけではないので，タンク中に貯まって回っているものである。さらに，通過できない物があって，それが固定側に止まっている場合であっても，回転板の回転が続く以上はタンク中には回転流は生じるものである。それらを指して「共回り」というのは全く失当である。
ウ本件明細書等では，「究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等である」とされているが，これは共回りの究極的な結果として起こることを説明しているものである。これが起こりさえすれば，あるいはこれが起こっていることのすべてが，「共回り」というわけではない。これは，上記の明細書の記載でも明白であるし，また「共回り」との言葉自体からも明らかである。
なお，原告は，共回り防止について，訴状で，「ひいては」として，結局のところ「『クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況』を防止する手段のことである。」としているが，失当である。原告自身，その前の部分では，「生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象」や，「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象」に言及している。その上で，クレーム中の規定として「共回り」と明記されているのである。回転板とともに回る共回りこそが本件発明の対象となっていることは明らかである。
(2)「共回りを防止する防止手段」の意義
ア本件発明における「共回りの防止」は，生海苔や異物などが回転板とともに回転することを止めることを意味している。
上記(1)のとおり，「共回り」とは，特に，「回転板とともに回転」することを指しているから，これを防止することが「共回りの防止」である。イこの点に関する原告の主張は，共回り防止ができれば目詰まりを防止できることは認めるが，目詰まりが防止されさえすれば共回り防止に該当する，という論旨になっている点で誤りである。本件明細書等では，「共回り防止」は，正に「共回り」に対してのものと説明されているにもかかわらず，原告は，それを抽象化して，「詰まることを防止する手段と実質的に同義」とし，詰まり防止の働きがありさえすれば要件を充足するというものであるから，全く間違っている。
本件明細書等の記載や審査結果における説明の中には，必ずしも共回りの対処になっていないものも含まれているが，特許権の技術的範囲としては，クレームに基づいて，共回りに対処するものだけが対象となる。
(3)「共回りを防止する防止手段」の該当性


ア被告装置の本件プレート板は，「共回りを防止する防止手段」ではない。すなわち，本件プレート板は，回転板の回転移動に伴って回転移動を行うものであり，その回転移動により，不通過の生海苔や異物を切ることなどで目詰まりを回避するなどの働きを有するという点では正しいが，本件プレート板は本件回転板に付いていて共に回転するのであるから，固定側に貼りついた海苔などの対処しかできず，「共回り」している海苔などには，働きようがない。したがって，「共回りを防止する」とはいえない。イ原告は，回転板に貼りついているわけではなくても，それに遅れながらも回転している物に対して，本件プレート板の働きがあることを想定しているかのようにも見える。しかし，こうしたものは，仮に存在したとしても，回転板と一緒に回っているわけではないから「共回り」ではなく，さらに，こうしたものに対して本件プレート板が働くことはない。すなわち，生海苔は極めて薄いので，回転板円周部の極めて狭い隙間を通過し得るが，通過しないという場合には，ほぼ必ず，回転板側か固定側のどちらかに貼りついた状態になる。中間的な速さで回転するということは，実際には起こらない。まして，そうしたものに対して，回転板に取り付けた本件プレート板が働くということもあり得ない。
したがって，本件プレート板が実際に働くのは，固定側に貼りついた状態の生海苔に対してだけである。そうした物に本件プレート板が当たることによって，絡みを解いたり，切ったり，またとにかく固定側に貼りついた状態を解くことになり，生海苔が通過していくのである。本件プレート板の働きはそれだけであり，このように固定側に貼りついた物に対してだけ働くのであるから，「共回り防止」になるわけではない。ウ仮に「共回り」の意義を，回転板に貼りついているわけではないが全く一緒に回っていることを指すと解するとしても，こうした一緒に回転することに対して，被告装置における本件プレート板が，それを防止する働きをするわけがない。
すなわち，被告装置では，回転板はかなり高速で回転するので，混合液の全体がそれと同期して回転するということにはならず，遅れて回転する状態になる。そして，混合液中の生海苔が回転板等に貼りつかないとしたら，それは離れている状態であるから，何ら問題のある状況ではない。少なくとも通過できるものであれば，展開して隙間を通過していくのであって，特に対処の必要はない。また，離れているのなら，例えプレート板を回転板に付けても，それで何か作用があるわけもない。生海苔以外の物でしかも比重が塩水に近い物は，水流と共に回転することで回転板の回転よりも遅く回転する状態になることはあり得るが，こうした物に対しては，本件プレート板は働きようがない。
(4)原告の主張に対する反論
ア原告は，本件明細書等の段落【０００３】の記載を挙げて縷々主張するが，同段落には，「生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し）」又は「生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し」のいずれかが元となり，それで「クリアランスに吸い込まれない現象」さらには「究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等」だと記載されているのであるから，これに従っても，「回転板とともに回り」又は「回転板とともに回転し」が前提である。海苔が回転板と「ともに」ということは，要するに貼りついた状態である。確かに，ここには，「貼りついて」とは記載されていないものの，「回転板とともに」と明記されている。遅れて回転する状態は，「ともに」ではないというべきである。
また，原告は，僅かに回っているだけでも「共回り」であると主張するが，「共回り」は回転板と「共」に回ることを指しており，しかもそこに特に意義があるとされる発明なのであり，僅かに動いている場合などがこれに該当するわけがない。
イ原告が指摘する甲２２の「生海苔の洗浄熟成機」の発明の特許公開公報では，「共回り」が，生海苔が一体となって回転羽根と一緒に回ることを指しているのであるから，ここでの「共回り」の用語は，表面に貼りついてしまうというものとは違うが，「同期して一緒に回っていること」という，むしろ被告の主張に沿った意味で使われているというべきである。ウ原告は，生海苔が回転板に貼りつく状態は起こらないと主張するが，不適切なメンテナンスにより回転板の軸心がずれているような場合には，生じ得る。そして，被告装置では，通過性の非常に悪い，すなわち詰まりやすい海苔の場合や，異物と絡んだ海苔は，固定側に貼りついた状態になる。これに対しては本件プレート板が有効な働きをするが，これは勿論，固定側に止まっている海苔に対しての働きであるから，「共回り」の防止という本件クレームの要件に合致しない。
エ本件特許の請求項１及び２では，固定側，すなわち，「選別ケーシングの円周端面」（請求項１）ないし「生海苔混合液槽の内底面」（請求項２）にその「突起物」を設けるとしている。固定側に設けることを本来としているのである。本件で主張されているのは請求項３及び４であり，これらでは「回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に」（請求項３）ないし「選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに」（請求項４）となっていて，固定側に付するべきことが明らかでないが，これらも本来的な意味としては，両側に付ける又は固定側に付けることを意味していると解釈するべきものである。