ブロードバンド周波数スペクトルを含む超広帯域パルスをナノ粒子常磁性体に加えた場合，集団の電子スピンの全て又はある選択部分は，静磁場に対して特定の角度αだけ同時に傾斜する。これは，方向αに集団の全体磁化を生じさせることになる。最も有利な場合，超広帯域ＲＦパルス又はパルスシーケンスは，静磁場に対して垂直に配向するまでスピンを反転させる。歳差運動するスピンの磁気双極子モーメント，回転磁界は，集団の磁化に比例した最大振幅を有し，伝送された超広帯域パルスの同じ周波数を有するＲＦ磁界を誘起する。これが粒子のエコー信号であり，【図７】のとおりである（【００６８】）。粒子の局所化及び画像化は，異なる共鳴条件，磁場傾斜を備えた静磁場の変動の下でエコー信号によって得てもよい（【００７１】）。
単磁区共鳴粒子の測定信号は，磁化に比例する（【００５１】）。タグは，約５～８０ｎｍの範囲の直径を有する酸化鉄（Ｆｅ３Ｏ４，Ｆｅ２Ｏ３）を含む単磁区粒子を含む。この単磁区粒子は，極めて大きな磁化を有する。例えば，約４０～６０ｎｍの酸化鉄粒子の磁化は，室温，３テスラのプロトンの磁化より約１７０００倍高い（【００１４】【００１９】【００５３】【００６５】【００８１】）。
⑸効果
上記⑷のとおり，単磁区共鳴粒子の測定信号，すなわち，検出されるＥＰＲ信号は磁化に比例する。したがって，約５～８０ｎｍの範囲の直径を有する酸化鉄（Ｆｅ３Ｏ４，Ｆｅ２Ｏ３）を含む単磁区粒子は，極めて大きな磁化を有することから，低い静磁場で最大飽和磁化を達成してそのＥＰＲ信号の振幅が最大になり，より高感度を得るために高い静磁場を印加する必要はない。これにより，共鳴周波数も低くなり，人体又は小動物に対するより大きな侵入深さや，低い熱放散が得られる（【００５１】【００６４】）。
２引用発明について
⑴引用発明の認定
引用例（甲１）には，本件審決が認定したとおりの引用発明（前記第２の３⑵ア）が記載されていることが認められ，この点につき，当事者間に争いはない。引用発明の特徴は，以下のとおりである。
ア技術分野
引用発明は，ナノサイズの超常磁性粒子を用いた画像化及び／又は選択的な加熱両方の方法に関するものである（［０００３］）。
イ従来技術及び課題
従来，高いエネルギーの光子粒子を備えた電磁放射ががん等の治療に使用されており，高エネルギー放射ビームは，標的細胞を破壊するために特定の位置に焦点を定めることができるものの，同じ場所にある正常細胞も破壊してしまうので，放射が特定の位置における病気の細胞のみを具体的に標的にすること等が望ましいとされていた。
温熱療法が治療ツールとして探求されてきたが，腫瘍に熱を適用するための治療方法においては，高度に局所化されたビームが身体表面の下数センチメートルの深さで作られることを要するものの，上記局所化は健康な組織の損傷という結果を伴うなどの問題があった（［０００４］［０００５］［０００７］）。
ウ課題解決のための手段
(ア)電子スピン共鳴による加熱
上記イの問題を解決するために，引用発明は，超常磁性ナノ粒子の電子スピン共鳴吸収を生体内の加熱方法として使用する，生物医学的用途のための電子スピン共鳴加熱方法を提供するものである（［０００８］［００１２］）。すなわち，超常磁性ナノ粒子は，望ましい標的細胞，組織，臓器等に特異的／選択的に結合する標的部分に結合することができ，磁場におけるＲＦ場の印加時においては，電子スピン共鳴によってＲＦパワーを吸収し，その熱をエネルギーとして放出することができる（電子スピン共鳴加熱）。
電子スピン共鳴加熱は，放射線場（マイクロ波又はＲＦ）周波数，磁場及び材料の磁気回転比が以下の式を満足したときに生じる。
ｈｖ＝ｇμＢＢ（ｈはプランク定数，ｖは磁気スピン共鳴周波数，Ｂは外部磁場，ｇは磁気回転比，μＢは電子スピン共鳴のためのボーア磁子）核磁気共鳴（ＮＭＲ）においては，μＢを核磁子μＮに置き換えるべきである。核スピンや電子スピンは，スピン共鳴で光子エネルギーを吸収し，コヒーレントの歳差運動をより高いエネルギー準位レベルに遷移する。スピン歳差運動は，スピン－格子相互作用を介して緩和するので，吸収された電磁エネルギーは熱に変換する。上記のとおり，電子スピン共鳴は，適用される磁場と電磁放射エネルギーが一定の条件を満たす場合にのみ起きるので，電子スピン共鳴加熱を，特定の位置にある超常磁性ナノ粒子のみに向けることができる。
引用発明の電子スピン共鳴加熱方法は，上記の超常磁性ナノ粒子及び電子スピン共鳴の性質を活用して，細胞，組織又は分子を含む生物学的標的に結合する標的部分を備えた超常磁性ナノ粒子を含む組成物を，上記生物学的標的に接触させ，電子スピン共鳴を使用して超常磁性ナノ粒子を加熱し，それによって，超常磁性ナノ粒子と接触する上記生物学的標的を加熱するものである（［０００３］［０００８］［０００９］［００１３］［００１７］［００４４］）。電子スピン共鳴の間に磁場勾配を設ければ，加熱領域を，超常磁性ナノ粒子が分散されている領域よりも小さい領域に局在化すること（空間分解，局所化加熱）ができる（［０００３］［００１３］［００１７］［００４５］）。超常磁性ナノ粒子は，γＦｅ２Ｏ３を含み，約１００ｎｍ未満の少なくとも１つの寸法を有する（［００１５］［００２３］）。γＦｅ２Ｏ３は，大きな磁化及び高い検出可能性を備えた物質の１つとしてよく知られている（［００９６］）。
(イ)可視化の方法


超常磁性ナノ粒子の加熱と同時に，又は独立して，超常磁性ナノ粒子及びこれにより標識される細胞，組織，器官等の可視化が行われる。可視化方法は，Ｘ線，磁気共鳴撮像（ＭＲＩ），電子スピン共鳴撮像，サーモグラフィー撮像などを含む（［００４６］）。例えば，電子スピン共鳴加熱療法遂行の前，その間，後に，同じ機器で超常磁性スピン共鳴撮像を実行することができる（［００４８］）。局所化加熱及び空間分解撮像を実現するために，磁場勾配が提供される（［００９１］）。磁場勾配とは，専用に設計されたコイル配列における直流電流によって作られる磁場における空間的に独立した変化量である。例えば，主な磁石のｚ方向に沿って空間的に変化する線形磁場が，水のように均質な物質の試料に適用される場合，試料の他の側におけるスピンと異なる周波数を有するようにｚ方向に関する試料の１つの側においてスピンを引き起こす。周波数の分布は，試料に沿って得られる。個々の周波数における磁化の量は，適用される磁場の勾配に垂直な表面に沿った信号の統合である。ｘ勾配は，コイル配置を使用して得られ，任意の勾配を得るために９０度だけ回転される必要がある。これらの両方が，ｚ方向に沿った向きの主な磁場を加える，又は，そこから控除する磁場を作るが，磁場の強度は，ｘ又はｙ方向において変化する（［００９２］）。撮像に当たり，一定の実施形態において，９０°のＲＦパルスが，緩和信号を観察するために提供される（［００９３］）。
エ効果
前記ウのとおり，電子スピン共鳴は，適用される磁場と電磁放射エネルギーが一定の条件を満たす場合にのみ起きるので，超常磁性ナノ粒子に隣接する細胞，組織，臓器等のみを加熱することができ，ほとんどの正常細胞は，影響を受けることがない（［００１３］）。
⑵本願発明と引用発明との対比
本願発明と引用発明との間には，本件審決が認定したとおりの相違点１及び２（前記第２の３⑵ウ）が存在し，これらの相違点に係る本願発明の構成は，いずれも本願優先日当時の当業者において容易に想到し得るものであったと認められ，この点は，当事者間に争いがない。
なお，電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）は，電子スピン共鳴（ＥＳＲ）の一種であり，常磁性体における電子スピン共鳴を指す。
３取消事由（本願発明の容易想到性の判断の誤り［相違点の看過］）について⑴原告は，本願発明と引用発明との間には，検出対象につき，本願発明が，単磁区酸化鉄粒子を含むタグにＲＦｉｎを供給し，単磁区酸化鉄粒子の磁化により誘起されるＲＦｏｕｔを検出するのに対し，引用発明は，超常磁性ナノ粒子が投与された人体にＲＦｉｎを供給し，印加する静磁場を掃引しつつ，電子スピン共鳴（ＥＳＲ）により吸収されたＲＦｉｎを検出するという相違点があり，本件審決は，同相違点を看過した点において誤りがある旨主張する。
⑵本願優先日当時の技術常識
後掲証拠によれば，本願優先日当時の技術常識として，以下の事実が認められる。
ア電子スピン共鳴（ＥＳＲ）について
(ア)電子スピン共鳴装置は，静磁場中に置かれた試料内の不対電子に，その磁場強度に応じた周波数のマイクロ波磁界を印加し，それにより不対電子がマイクロ波磁界に共鳴してマイクロ波エネルギーを吸収する様子をスペクトルとして検出する装置である。上記スペクトルの観測方法には，磁場強度を固定してマイクロ波の周波数を連続的に変化させながら，あるいは，マイクロ波の周波数を固定して磁場強度を連続的に変化させながら，測定試料によるマイクロ波の吸収スペクトルを観測するＣＷ法（連続波法）のほか，磁場強度を一定値に固定してパルス状のマイクロ波を測定試料に照射し，測定試料から放射される応答信号を処理してスペクトルを獲得するパルス法がある（周知例１【０００２】【０００４】【０００５】，周知例２【０００３】【０１０４】，乙１【０００２】～【０００４】，乙３【０００２】【０００３】）。
(イ)前記２⑴ウ(ア)のとおり，電子スピン共鳴加熱は，放射線場（マイクロ波又はＲＦ）周波数，磁場及び材料の磁気回転比が，ｈｖ＝ｇμＢＢ（ｈはプランク定数，ｖは磁気スピン共鳴周波数，Ｂは外部磁場，ｇは磁気回転比，μＢは電子スピン共鳴のためのボーア磁子）の式を満足したときに生じるものであるところ，核磁気共鳴（ＮＭＲ）においては，μＢを核磁子μＮに置き換えるべきである。核スピンや電子スピンは，スピン共鳴で光子エネルギーを吸収し，コヒーレントの歳差運動をより高いエネルギー準位レベルに遷移する。スピン歳差運動は，スピン－格子相互作用を介して緩和するので，吸収された電磁エネルギーは熱に変換する（引用例［０００８］［０００９］）。
また，磁気共鳴イメージングは，撮影対象を水素原子核（プロトン）とする核磁気共鳴を用いたＭＲＩ（核磁気共鳴イメージング）及び撮影対象を電子とする電子スピン共鳴を用いたＥＳＲ－ＣＴ（電子スピン共鳴イメージング）のいずれも，均一な静磁場中において，信号発生場所を特定するための傾斜磁場コイル系を用い，傾斜磁場強度を変化させて画像化するものである（周知例２【０００３】【０００４】）。さらに，特開平２－２３４７４２号公報（乙４）には，「核磁気共鳴（ＮＭＲ），または電子スピン共鳴（ＥＳＲ）等を用いてスペクトルや断層像を取得する磁気共鳴映像方法」（１頁下から７～５行目）に関する発明として，「画像サイズよりサンプリングワード数を増やしてオーバーサンプリングをするに際し，サンプリングの始めか前記サンプリングの終わりかの少なくともいずれか一方において，信号読み出し用の傾斜磁場の極性をエコー信号のピーク付近を収集している信号読み出し用の傾斜磁場の極性と逆転させる磁気共鳴映像方法。」（特許請求の範囲）が記載されている。


これらの事実によれば，電子スピン共鳴と核磁気共鳴は，磁気に共鳴させる対象が電子か水素原子核（プロトン）かの相違はあるものの，いずれも前記のｈｖ＝ｇμＢＢの式（ただし，核磁気共鳴においては，μＢをμＮに置き換える。）によって表される原理に基づくものであり，それらの共鳴の画像化も，均一な静磁場中において，信号発生場所を特定するための傾斜磁場コイル系を用い，傾斜磁場強度を変化させるという方法によるものということができる。
イパルス法について
(ア)特開平２－２３４７４２号公報（乙４）には，「…イメージング方法について説明する。断層面を指定し，ＮＭＲ信号を発生させるために９０°ＲＦパルス（Ａ１）を照射するときにスライス用磁場Ｇｓ（Ｂ１）を同時に印加する。」（４頁９～１２行目），「イメージングを実行するには，まず，断層面を指定し，ＮＭＲ信号を発生させるために９０°ＲＦパルス（Ａ１）を照射するときにスライス用磁場ＧＳ（Ｂ１）を同時に印加する。」（９頁８～１１行目）との記載がある。大澤忠ほか編「画像診断別冊⑥    臨床ＭＲＩ入門」（株式会社秀潤社，平成４年３月発行。乙５）には，ＮＭＲ信号に関し，概要，「電荷を有し，自転する質量のある陽子であるプロトンは，磁気的に小さな棒磁石と等価であり，ｚ方向に一定の外部磁場（静磁場）Ｂ０をかけると，ｚ軸とある角度を保ちつつその周囲を一定速度で歳差運動（倒れかけているコマのみそすり運動に似た状態）をする。この回転速度（周波数）は，原子核の種類（核種）とＢ０によって決まるものであり，共鳴周波数と呼ぶ。上記プロトンは，全体としてはＢ０と同じｚ方向を向く大きな棒磁石とみなすことができ，これを巨視化磁化（Ｍ）と呼ぶ。上記共鳴周波数と同じ周波数の高周波（ラジオ波）により，Ｂ０と直角方向に（すなわちｘ－ｙ平面上），ある一定速度で回転する磁場（Ｂ１）を外部から一定時間かけると，Ｍをｘ－ｙ平面に倒すことができる。このパルス高周波を９０°パルスと呼ぶ。Ｍをｘ－ｙ平面に倒した時点で９０°パルスを切ると，外部からの磁場はＢ０のみとなるから，Ｍは，ｚ軸を中心に共鳴角周波数ω０（核種により一定の磁気回転比にＢ０を乗じたもの。共鳴周波数を２πで除したものに等しい。）で回転を続けることになるので，ｘ－ｙ平面にコイルを用意しておけば，回転する磁石であるＭによって誘導交流電流であるＮＭＲ信号が発生する。」との記載がある。
特開昭６１－１４４５５３号公報（乙６）には，核磁気共鳴方法（ＮＭＲ）による作像に関し，概要，「医用ＮＭＲ装置は，本質的に被検体の領域を通して静止均一分
極化磁界Ｂ
→０を発生するための磁石から成り，分極化磁界上に上記磁界Ｂ→
０の方向に
対して垂直な平面において無線周波数領域パルスが補助コイルによつて重畳される。画像は，生物組織内に包含される水素原子核又はプロトンに通常共鳴することによって得られる。この共鳴は，各プロトンが微小磁石のように行動することから可能であり，かつ，無線周波数領域が逆方向に回転する２つの磁界に等しく，スピンの歳差運動方向の回転は，それとの結合を可能にする。」（２頁左下欄６～１６行目），「作像されるべき容積は，３平面三面体０，ｘ，ｙ，ｚに対して言及され，軸線０ｚ
は，慣例により，直流分極化磁界Ｂ
→０に対して平行である。作像されるべき媒体の巨
視的磁化ベクトルＭ
→は，非作動状態において，軸線０ｚに対して平行であり，かつ，角速度ω０で回転する無線周波数領域Ｂ１が，共鳴信号が収集される平面ｘ，０，ｙ内にある。」（２頁右下欄下から６行目～３頁左上欄上から３行目），「（系Ｂ→１と一直
線とされる）軸線０ｘ’に沿う９０°パルスは，ベクトルＭ→を傾斜させ，平面ｘ０ｙ
において歳差運動をさせる。これは，共鳴信号を誘起する運動であり，かつ，平面ｘ０ｙ内に配置されたコイルによって検知される。」（３頁左上欄８行目～右上欄８行目）との記載がある。
(イ)また，前記「画像診断    別冊⑥臨床ＭＲＩ入門」（乙５）には，ＮＭＲ信号強度が巨視的磁化Ｍの大きさに比例し，Ｍと同じ大きさのＭ０は単位体積当たりのプロトン数に比例する旨の記載が，前記特開昭６１－１４４５５３号公報（乙６）には，プロトンの自由歳差運動における平衡への復帰中に検出される共鳴信号が分
極化磁界Ｂ
０に配置された原子核の磁化Ｍ
→に比例する旨の記載が（２頁右下欄８～１
０行目）それぞれあり，さらに，特開平７－１９０９６６号公報（乙７）には，概要，「ＥＳＲ分光計の基本原理は，共振器内にセットした不対電子を有する試料に静磁場をかけることで電子スピンを＋１／２又は－１／２の値をとる状態に分離し，該状態の試料に適宜なエネルギーのマイクロ波を照射して共鳴を起こさせ，共鳴によって吸収又は分散されたマイクロ波のエネルギーが不対電子の量に比例することから，吸収又は分散されたマイクロ波エネルギーを不対電子の量（磁化の強度）に対応させる」との記載（【０００４】）がある。
(ウ)前記(ア)の各記載によれば，核磁気共鳴におけるパルス法は，試料を静磁場中に配置した上で，静磁場に対して直角方向のパルス状のＲＦのマイクロ波を照射することによって，核磁気共鳴を生じさせ，これによって誘起された磁界を，核磁気共鳴信号として検出するものであることは，本願優先日当時において技術常識であったものと認められる。


そして，前記ア(イ)のとおり，電子スピン共鳴と核磁気共鳴は，磁気に共鳴させる対象が電子か水素原子核（プロトン）かの相違はあるものの，いずれも同じ原理に基づくものであり，それらの共鳴の画像化も，均一な静磁場中において，信号発生場所を特定するための傾斜磁場コイル系を用い，傾斜磁場強度を変化させるという方法によることから，上記技術常識は，電子スピン共鳴におけるパルス法にも当てはまるということができる。したがって，電子スピン共鳴におけるパルス法は，試料を静磁場中に配置した上で，静磁場に対して直角方向のパルス状のＲＦのマイクロ波を照射することによって，電子スピン共鳴を生じさせ，これによって誘起された磁界を，電子スピン共鳴信号として検出するものであることも，本願優先日当時において技術常識であったものと認められる。
前記(イ)の記載に加え，電子スピン共鳴と核磁気共鳴が同じ原理に基づくものであることを併せ考えれば，電子スピン共鳴信号の大きさが試料中の不対電子の巨視的磁化の大きさに比例することは，本願優先日当時の技術常識であったものと認められる。
⑶引用発明の検出対象と本願発明の検出対象の対比
ア引用発明の検出対象について
前記２⑴のとおり，引用発明は，「サーモグラフィ，ＭＲＩ，ＥＳＲ，及びX線からなる群から選択される方法を用いて，前記細胞，組織，または分子を画像化すること」を含むもの，すなわち，電子スピン共鳴（ＥＳＲ）を用いて細胞，組織又は分子を画像化することを含むものである。
前記２⑴ウ(イ)のとおり，引用例には，引用発明の特徴として，①超常磁性ナノ粒子の加熱と同時に，又は独立して，超常磁性ナノ粒子及びこれにより標識される細胞，組織，器官等の可視化が行われ，可視化方法は，電子スピン共鳴撮像を含むこと（［００４６］），②主な磁石のｚ方向に沿って空間的に変化する線形磁場が，均質な物質の試料に適用される場合，試料の他の側におけるスピンと異なる周波数を有するようにｚ方向に関する試料の１つの側においてスピンを引き起こし，個々の周波数における磁化の量は，適用される磁場の勾配に垂直な表面に沿った信号の統合であることから，ｘ勾配は，任意の勾配を得るために９０度だけ回転される必要があること（［００９２］），③撮像に当たり，一定の実施形態において，９０°のＲＦパルスが，緩和信号を観察するために提供されること（［００９３］）が記載されている。前記⑵イ(ウ)のとおり，電子スピン共鳴におけるパルス法は，試料を静磁場中に配置した上で，静磁場に対して直角方向のパルス状のＲＦのマイクロ波を照射することによって，電子スピン共鳴を生じさせるものであるから，引用例の上記記載によれば，引用発明は，電子スピン共鳴におけるパルス法を用いて細胞，組織又は分子を画像化するものを含むものと認められる。
そして，前記前記⑵イ(ウ)のとおり，電子スピン共鳴におけるパルス法は，電子スピン共鳴によって誘起された磁界を電子スピン共鳴信号として検出するものであり，電子スピン共鳴信号の大きさは，試料中の不対電子の巨視的磁化の大きさに比例する。したがって，引用発明は，超常磁性ナノ粒子の電子スピン共鳴を生じさせる周波数でパルス状のＲＦのマイクロ波すなわちＲＦエネルギーを照射して超常磁性ナノ粒子の電子スピン共鳴（電子常磁性共鳴）を生じさせ，電子スピン共鳴によって誘起された磁界を，超常磁性ナノ粒子の磁化に比例する電子スピン共鳴信号として検出するものである。すなわち，引用発明の検出対象となるのは，ＲＦエネルギーそのものではなく，上記のとおりＲＦエネルギーを超常磁性ナノ粒子に照射することにより生じさせた電子スピン共鳴（電子常磁性共鳴）によって誘起された磁界である（なお，原告は，取消事由に直接結びつくものではないとしながら，ランジュバンの常磁性理論から超常磁性ナノ粒子の磁化が静磁場に対して非線形的に変化するといえることを主たる根拠として，電子スピン共鳴周波数は，超常磁性ナノ粒子の磁化に比例しない旨主張するが，前記⑵イ(ウ)の技術常識に加え，超常磁性ナノ粒子の磁化が静磁場に対して非線形的に変化することは，電子スピン共鳴周波数が超常磁性ナノ粒子の磁化に比例するか否かを左右するものではないことから，上記主張は採用できない。）。
イ本願発明の検出対象について


本願発明は，「物体について，物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）を生じさせる周波数でＲＦエネルギーを発生し」，単磁区粒子の電子常磁性共鳴を生じさせるものである。そして，前記２⑵のとおり，電子常磁性共鳴は電子スピン共鳴の一種であり，また，上記ＲＦエネルギーは，パルスのＲＦエネルギーを含む（【００１２】【００８０】）。本願発明の一態様は，超広帯域パルスをナノ粒子常磁性体に加えた場合，集団の全体磁化を生じさせ，歳差運動するスピンの磁気双極子モーメント，回転磁界は，集団の磁化に比例した最大振幅を有し，伝送された超広帯域パルスの同じ周波数を有するＲＦ磁界を誘起し，粒子のエコー信号を検出する（【００６８】）というものであるが，これは，パルスのＲＦエネルギーによってナノ粒子常磁性体の電子常磁性共鳴を生じさせ，これによって誘起された磁界を，ナノ粒子常磁性体の磁化に比例するエコー信号すなわち電子常磁性共鳴信号として検出するものにほかならない。そして，本願発明の「５～８０ｎｍの範囲の直径を有し，酸化鉄を含む単磁区粒子」は，ナノ粒子常磁性体に含まれるものである。したがって，本願発明の検出対象となるのは，ＲＦエネルギーそのものではなく，ＲＦエネルギーを，５～８０ｎｍの範囲の直径を有し，酸化鉄を含む単磁区粒子に加えることにより生じさせた電子常磁性共鳴によって誘起された磁界である。ウ引用発明の検出対象と本願発明の検出対象の対比前記アのとおり，引用発明の検出対象となるのは，ＲＦエネルギーを超常磁性ナノ粒子に照射することにより生じさせた電子スピン共鳴（電子常磁性共鳴）によって誘起された磁界であり，前記イのとおり，本願発明の検出対象となるのは，ＲＦエネルギーを，５～８０ｎｍの範囲の直径を有し，酸化鉄を含む単磁区粒子に加えることにより生じさせた電子常磁性共鳴によって誘起された磁界である。そして，引用発明の超常磁性ナノ粒子は，「ｇａｍｍａ－Ｆｅ２Ｏ３を含み，約１００ｎｍ未満の少なくとも１つの寸法を有する」ものであるから，酸化鉄を含む単磁区ナノ粒子である。本願発明の「酸化鉄を含む単磁区粒子」も，「５～８０ｎｍの範囲の直径を有する」ものであるから，酸化鉄を含む単磁区ナノ粒子である。したがって，引用発明及び本願発明のいずれも，ＲＦエネルギーを，酸化鉄を含む単磁区ナノ粒子に照射することにより生じさせた電子常磁性共鳴によって誘起された磁界を検出対象とするものであるから，原告主張に係る相違点は存在しないというべきである。
⑷原告の主張について
ア原告は，引用例中，本件審決並びに平成２５年１１月２０日付け拒絶理由通知及び平成２６年９月３０日付け拒絶査定のいずれにおいても言及されていない［００６９］及び［００９０］から［００９３］を引用して被告が本願発明に進歩性がない旨の主張をすることは，特許法５０条の趣旨に反する旨主張する。しかし，引用発明は，電子スピン共鳴を用いて超常磁性ナノ粒子を加熱すること及び細胞，組織又は分子を画像化することを含むものであり，上記各段落のいずれの記載も電子スピン共鳴に関わるものであるから，本件審決，上記拒絶理由通知及び拒絶査定のいずれにおいても明示的に言及されていなくても，審判の審理の対象になっていたものというべきである。
イ原告は，本願発明は，物体につき，①単一の箇所にある特定の大きさの０．１テスラ未満の静磁場を発生させ，②物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴を生じさせる，上記の静磁場に対応する特定の周波数でＲＦエネルギーを発生し，上記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせて，上記単一の箇所で誘起されるＲＦ磁界を検出するものであり，このＲＦ磁界が，ＲＦｏｕｔである上，画像の取得に関するものではない，他方，引用発明は，人体につき，①傾斜磁場又は磁場勾配を用いて複数の箇所にそれぞれ異なる大きさの静磁場を発生させ，②人体中の粒子の電子スピン共鳴を生じさせる，上記の異なる大きさの静磁場に対応する複数の周波数でＲＦエネルギーを発生し，上記電子スピン共鳴によって画像を取得するものであり，両発明は技術的思想を異にする旨主張する。
しかし，本願発明に係る請求項１は，「物体について，０．１テスラ未満の静磁場を発生することと，」「物体について，物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）を生じさせる周波数でＲＦエネルギーを発生し，前記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせること」を含むものであり，原告主張に係る「単一の箇所にある特定の大きさの０．１テスラ未満の静磁場を発生させ，」「上記の静磁場に対応する特定の周波数でＲＦエネルギーを発生し，」という限定は付されていない。よって，静磁場及びＲＦエネルギーの周波数に関する原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものということができる。
しかも，前記１⑷のとおり，「粒子の局所化及び画像化は，異なる共鳴条件，磁場傾斜を備えた静磁場の変動の下でエコー信号によって得てもよい。」（【００７１】）との本願明細書の記載によれば，本願発明は，傾斜磁場を用いる態様を包含するものであるから，この点において引用発明と異なるものではない。また，本願明細書における①本願発明に係る実施形態の利点は，単磁区粒子の電子常磁性共鳴の検出に基づき，高速で，かつ，正確な画像化を実現できることである旨の記載（【００１１】）及び②単磁区粒子のＥＰＲ信号の検出は，物体の画像の形態で検出してもよい旨の記載（【００１６】）に加え，その検出例が示されていること（【００６８】【図７】）によれば，本願発明が，その一態様として画像の取得を含むことは明らかである。他方，前記⑶アのとおり，引用発明も，電子常磁性共鳴信号を検出した上でこれを画像化することによって画像を取得するものである。
⑸小括
以上のとおり，原告主張に係る相違点の看過はなく，また，原告は，本件審決が認定した相違点１及び２に係る本願発明の構成を容易に想到できるとした本件審決の判断を認めている。
４結論
よって，原告主張の取消事由は理由がなく，したがって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部


平成３１年２月２８日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１６２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年１月２４日
判決
原告      進和化   学工業   株式会   社
原告         有限会社シンワ
上記両名訴訟代理人弁護士        高橋勇雄同                              後藤充隆同                              宮森惣平
上記両名訴訟代理人弁理士      永井義久
同                 井上誠一
同                              奥川勝利被告      株式会   社むつ   家電特   機同訴訟   代理人   弁護士       芦川淳一
同                 五藤昭雄
同訴訟   代理人   弁理士          小林正治
同                 小林正英
主文
１特許庁が無効２０１７－８０００７９号事件について平成３０年９月２８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，新規性及び進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯等
(1)Ａは，発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする発明について，平成２１年２月１３日に，平成１８年５月２４日出願した特許出願（特願２００６－１４４７０３号）の一部を新たな特許出願として出願し（特願２００９－３１７９７号），平成２３年８月１２日，設定登録（特許第４８０２２５２号）を受けた（請求項の数３。甲１１９。以下「本件特許」という。また，上記の原出願の出願日を「本件原出願日」という。）。
被告は，その後，本件特許に係る特許権を取得した。
(2)原告らは，平成２９年６月２１日，本件特許を無効にすることを求めて審判を請求した（無効２０１７－８０００７９号。甲１００。以下「本件審判」という。）。
特許庁は，平成３０年９月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年１０月９日，原告らに送達された。
(3)原告らは，平成３０年１１月８日，知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２本件発明の要旨
本件特許の請求項１～３に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲１１９。以下，これらの発明をそれぞれ「本件発明１～３」といい，本件発明１～３を併せて「本件発明」という。本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。
【請求項１】（本件発明１）
ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材（１）と，その軸方向両端側の夫々に突設された貝止め突起（２）と，夫々の貝止め突起（２）よりも内側に貝止め突起（２）と同方向にハ字状に突設された２本のロープ止め突起（３）を備えた貝係止具（１１）が基材（１）の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型された連続貝係止具において，前記多数本の貝係止具（１１）がロープ止め突起（３）を同じ向きにして多数本配列され，配列方向に隣接する貝係止具（１１）のロープ止め突起（３）の先端が，他方の貝係止具（１１）の基材から離れて平行に配列され，隣接する基材（１）同士はロープ止め突起（３）の外側が可撓性連結材（１３）で連結されず，ロープ止め突起（３）の内側が２本の可撓性連結材（１３）と一体に樹脂成型されて連結され，可撓性連結材（１３）はロープ止め突起（３）よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり，前記２本の可撓性連結材（１３）による連結箇所は，２本のロープ止め突起（３）の夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記２本のロープ止め突起（３）間の中心よりも夫々のロープ止め突起（３）寄りの箇所として，２本の可撓性連結材（１３）を切断すると，その切り残し突起（１６）が２本のロープ止め突起（３）の内側に残るようにしたことを特徴とする連続貝係止具。
【請求項２】（本件発明２）
請求項１記載の連続貝係止具において，２本の可撓性連結材（１３）の間隔が，貝係止具（１１）が差し込まれる縦ロープ（Ｃ）の直径よりも広いことを特徴とする連続貝係止具。
【請求項３】（本件発明３）
請求項１又は請求項２記載の連続貝係止具（１４）が，シート（１５）を宛がって又は宛がわずに，ロール状に巻かれたことを特徴とするロール状連続貝係止具。
３審決
(1)審判における原告らの主張
原告らは，本件審判において，甲４１の４と甲５５は，掲載文言の同一性と添付されているピンのサンプルの同一性から，同一機会に作成されたチラシ（サンプルシート）であることが確認できる旨主張し，「甲第４１号証の４（甲第５５号証）のチラシ（サンプルシート）が２００６年（平成１８年）４月下旬に配布されていた」と主張した。
(2)審決の理由の要点
本件審決は，次のとおり，本件特許を無効とすることはできないと判断した。
ア無効理由１（新規性要件違背）について
甲２（「つりピンロール」カタログ），甲４（「つりピン」サンプルシート２００６年）及び甲５５（つりピンサンプルシート）が本件原出願日前に作成され，配布され，また販売されたと認めることはできないから，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明は，本件原出願日前に公然知られたものではない。
したがって，本件発明１，３が甲２に記載された発明，甲４に記載された発明，又は甲５５に記載された発明と同一であるとしても，本件発明１，３は，本件原出願日前に公然知られたものではない。
なお，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明及び甲５５に記載された発明は，本件発明２と同一ではない。
イ無効理由２（進歩性要件違背）について


前記アのとおり，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明は，本件原出願日前に公然知られた発明ではないから，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明が公然知られた発明であることに基づく容易想到性についても理由がない。また，本件発明と甲３（「つりピン」サンプルシート２００５年）に記載された発明とは，相違点が存在するところ，当該相違点について，当業者が容易になし得たものと認めることはできない。
ウ無効理由３（進歩性要件違背）について
本件発明は，甲２８（登録実用新案第３１０９９４８号公報），甲２９（特開２００３－２８９７４２号公報），甲３０（特開２００２－１３６２４１号公報）及び甲３１（特開２００４－２０８６１９号公報）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第３原告ら主張の審決取消事由
１取消事由１（新規性判断の誤り）
(1)甲４１の４は，東京地方裁判所に平成１９年５月２２日に被告から提出されたものであり，原告らが偽造変造できない，動かし難い客観的証拠である。甲４１の４は，平成１８年（２００６年）５月２０日より前に頒布されたものである（甲４１の４，甲５８，６９，７５，７６）。
(2)甲４及び５５は，本件原出願日前に作成されたものである（甲３８，３９，５９，６０等）。
(3)原告有限会社シンワ代表者Ｂ（以下，原告有限会社シンワを「原告シンワ」と，Ｂを「Ｂ」という。）は，平成１７年７月６日～８日に北海道の噴火湾地域に出向き，甲２及びサンプルピンを配って営業し（甲６～２１，２７，３４～３７），また，平成１８年４月下旬に青森県の陸奥湾地域において甲５５を配布して営業した（甲４２等）。
(4)甲２に記載されている「つりピンロールグリーン」及び「つりピンロールオレンジ」，甲５５に記載されている「つりピンロールグリーン」及び「つりピンロールバラ色」は，本件原出願日前に販売された（甲６～２１等）。(5)したがって，新規性についての本件審決の判断は誤りである。
２取消事由２（進歩性判断の誤り①）
本件発明は，本件原出願日前に頒布された甲４１の４に記載された発明と同一であるので，新規性がなく，進歩性もない。
３取消事由３（進歩性判断の誤り②）
前記２のとおり，本件発明は新規性がないので，甲２８～３１を検討するまでもなく，特許を受けることができない。
第４被告の主張
１取消事由１について
(1)ア原告ら提出の証拠から認定できるのは，平成１９年５月２２日の時点でサンプルシート（甲４１の４）が頒布されていたということだけであり，甲４１の４のサンプルシートが本件原出願日前に頒布されていたということは認定できない。イ２００５年（平成１７年）のサンプルシート（甲３）や２００９年（平成２１年）のサンプルシート（甲５）には記載のない納品日（納品５月２０日～９月末）が，甲４１の４のサンプルシートにだけあるのは不自然である。また，平成２９年１０月１３日付け手続補正書（審判請求理由補充書。甲１０４）に記載されているように，平成１８年に価格が分かるようにしてほしいとの要望を受けてサンプルシートを改訂したのであれば，価格だけを追記すれば済むにもかかわらず，何ら理由もなくキャンペーン期間や納品期間が追加されるというのは不自然である。
さらに，平成１８年に顧客から価格が分かるようにしてほしいとの要望を受けたのであれば，２００９年（平成２１年）のサンプルシート（甲５）にも価格が記載されていてしかるべきであるが，記載がない。
したがって，平成１８年に顧客から価格が分かるようにしてほしいとの要望があったのか，その要請に基づいて訂正したのかは，疑わしく，甲４１の４は，甲４１の４のサンプルシートが平成１８年５月２０日以前に頒布されたことを裏付けるに足りる証拠ではない。
(2)甲３８の宅配便受付票の記載だけで，当該宅配便受付票が貼付された甲３９の封筒にどのような構造のピンが入っていたかを特定することはできない。また，甲５９の陳述書は，原告シンワに属する者の陳述書であり，恣意的で，客観的裏付けがないものである。さらに，甲６０の陳述書は，甲５９の作成者の陳述書であり，原告シンワが貼付したとみられる「２００６年４月末むつ湾にまいたカタログ」と記載された付箋があることから，誘導的に作成されたものである。(3)噴火湾地域におけるＢの営業についての主張は，原告らが具体的な理由を述べないから，失当である。
(4)原告らのつりピンロールグリーン等の販売についての主張は，原告らが具体的な理由を述べないから，失当である。
２取消事由２について
前記１のとおり，甲４１の４は，本件原出願日前に頒布されていたことを裏付ける証拠ではない。
３取消事由３について
原告らの主張は，原告らがその具体的理由を述べていないから，失当である。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（新規性判断の誤り）について
(1)ア前記第２の３(1)の本件審判における原告らの主張によると，原告らは，本件審判において，甲５５と同一の内容及び同一の添付物のチラシが複数作成され，頒布されており，甲４１の４は，そのうちの一つの写しである旨主張していたのであるから，写しである甲４１の４と甲５５の原本に当たるものは，同一であることを前提に主張していたものと解される。
そして，本件審決は，甲４１の４につき，原告らが「甲４１の４に現れているつりピンロールは公然に頒布された物品に係るもので，本件特許は公然知られた発明である」旨主張していることを挙げた上，「甲第４１号証の４又は同号証で示されたつりピンロールが本件特許の遡及日前に頒布されたものと認めることはできない。」と判断している。
したがって，本件審決は，結論としては，前記第２の３(2)のとおり，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明を引用発明とする新規性違反の有無について判断しているが，甲４１の４を引用発明とする新規性判断の誤りについても判断していると認められる。


イ証拠（甲４１の４・５，甲６９）及び弁論の全趣旨によると，被告は，被告外１名を原告，原告ら外３名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において，当該事件の原告訴訟代理人弁護士Ｃ及び同Ｄが平成１９年５月２２日に東京地方裁判所に証拠として提出した甲４１の４及び証拠説明書として提出した甲４１の５を，その頃受領していること，甲４１の５には，甲４１の４の説明として，「被告シンワのチラシ（２００６年用）」，「写し」，作成日「２００６（平成１８）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載されていることが認められるところ，甲４１の４には，「２００６年販売促進キャンペーン」，「キャンペーン期間・予約５月末まで    ・納品５月２０日～９月末」，「有限会社シンワ」，「つりピンロールバラ色抜落防止対策品」，「サンプル価格」，「早期出荷用グリーンピン特別感謝価格４８０００円」などの記載があり，複数の種類の「つりピン」が記載されており，その中には，５本のピンが中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの（つりピンロールバラ色と記載された部分の直近下に写し出されているもの）があることが認められる。上記「つりピン」の形状は，証拠（甲４１の３～５）及び弁論の全趣旨により，上記事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲４１の４とともに，上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に証拠として提出したと認められる甲４１の３に「つりピンロール（バラ色）抜落防止対策品」として記載されているピンク色の「つりピン」と，その形状が一致していると認められる。証拠（甲４１の３～５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の３は，甲４１の４と同じ証拠説明書による説明を付して，提出されたものであると認められ，「２００６年度取扱いピンサンプル一覧」，「有限会社シンワ」，「早期出荷用」などの記載がある。
また，証拠（甲４１の１～５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の４は，上記商標権侵害差止等請求事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲４１の４とともに，「被告シンワのチラシ（２００５年用）」，「写し」，作成日「２００５（平成１７）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付して，上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に提出したと認められる甲４１の１と，レイアウトが類似しているところ，甲４１の１には，「２００５年開業キャンペーン下記価格は２００５年４月２５日現在の価格（税込）です。」，「有限会社シンワ」，「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造いたします。」などの記載がある。
以上によると，甲４１の３及び４は，いずれも，原告シンワが，被告の顧客であった者に交付したものを，平成１９年５月２２日までに，被告が入手し，原告シンワが，被告の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして，上記商標権侵害差止等請求事件において，提出したものであると認められる。そして，甲４１の４の上記記載内容，特に「販売促進キャンペーン」，「納品５月２０日～」と記載されていることからすると，甲４１の４と同じ書面が，平成１８年５月２０日以前に，原告シンワにより，ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。
ウまた，前記イの認定事実及び弁論の全趣旨によると，甲４１の４に記載されている，５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のものは，原告シンワにより見込み客に配布されていた前記イの甲４１の４と同じ書面にも添付されていたと認められる。エ前記の５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のものの形状は，両端部において折り返した部分の端部の形状が，甲４１の４では，下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し，本件特許に係る図面（甲１１９）の図８（ａ）では，釣り針状に下方に曲がっている以外は，上記図８（ａ）記載の形状と一致している。
そして，上記図８（ａ）は，本件発明に係るロール状連続貝係止具の実施の形態として記載されたものである。
オそうすると，前記イ，ウ及びエの５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線が連通する形で連結された形状のものは，形状については，本件発明１の構成要件にある形状をすべて充足する。そして，証拠（甲４１の１～５）及び弁論の全趣旨によると，その材質は，樹脂であり，「つりピンロール」とされていることから，ロール状に巻き取られるものであり，その連結材は，ロール状に巻き取られることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって，甲４１の４に記載されている「つりピン」は，本件発明１の構成要件を全て充足すると認められる。
また，上記の「つりピン」は，ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接した位置にあり，２本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープとの関係では，２本の可撓性連結材の間隔が，貝係止具が差し込まれる縦ロープの直径よりも広くなるから，本件発明２の構成要件も全て充足すると認められる。さらに，上記の「つりピン」が，ロール状に巻き取られるものであることは，上記のとおりであるから，上記の「つりピン」は，本件発明３の構成要件も全て充足すると認められる。
カしたがって，本件発明１～３は，本件原出願日である平成１８年５月２４日よりも前に日本国内において公然知られた発明であったということができ，新規性を欠き，特許を受けることができない。


平成２３年１０月２４日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０００５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月７日
判                  決
原            告      Ｘ
訴訟代理人弁理士      永      田              豊被            告      有限会   社光漢   堂訴訟代理人弁護士      小      湊              收訴訟代理人弁理士      志      村      尚      司
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が取消２００９－３０１３０３号事件について平成２２年９月３日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，別紙商標目録記載の登録商標（以下「本件登録商標」という。）に係る商標権（第４５３２６２２号；設定登録日平成１３年１２月２８日；指定商品：第１０類医療用機械器具，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，耳栓，医療用手袋，家庭用電気マッサージ器，しびん，病人用便器，耳かき。以下「本件商標権」という。）の権利者である（甲２１，２２）。原告は，平成２１年１１月２７日，特許庁に対し，本件商標権につき，商標法５１条１項に基づいて商標登録取消審判（取消２００９－３０１３０３号事件）を請求し，特許庁は，平成２２年９月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月１３日に原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は次のとおりである。被告は，「エネマグラ」の片仮名文字からなる商標（以下「『エネマグラ』の商標」という。），「Ｅｎｅｍａｇｒａ」の欧文字からなる商標（以下「『Ｅｎｅｍａｇｒａ』の商標」という。）及び籠文字で表された「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の欧文字からなる商標（以下，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の欧文字からなる商標を「『ＥＮＥＭＡＧＲＡ』の商標」という。）を，本件商標権の指定商品中の「医療用機械器具」中の「治療用機械器具」の範疇に属する商品に使用しており，被告使用の上記各商標は本件登録商標と類似する。原告は，「エネマグラ」の商標及び「ｅｎｅｍａｇｒａ」の欧文字からなる商標（以下「『ｅｎｅｍａｇｒａ』の商標」という。）を使用しており，被告使用の商標と原告使用の商標とは互いに類似の関係にあり，いずれも「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」に使用されている。
原告使用の商標が周知・著名であると認めることはできないが，原告使用の商標と被告使用の商標が類似のものであり，被告使用の商標が使用されている商品と原告の業務に係る商品も同一のものであるから，被告使用の商標が「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」に使用された場合，取引者・需要者をして出所の混同を生ずる場合も否定し得ない。商標法５１条１項の「商品の品質の誤認」には，品質を劣悪にして需要者に商品の品質の誤認を生じさせるような場合は含まれないので，商品の品質の誤認を生ずるものとはいえない。
被告は被告使用の商標を原告使用の商標に近づけるような態様に変更したわけでなく，また，被告使用の商標は被告の発案により採択されたことを勘案すると，被告が原告使用の商標を認識した上で被告使用の商標を採択，使用したということはできず，被告が本件登録商標と類似する商標をその指定商品に使用するに当たって，商標法５１条１項規定の「故意」はなかった。
したがって，被告による被告使用の商標の使用は同項の要件を欠き，本件登録商標の登録は取り消すことができない。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
審決には，商標法５１条１項が規定する「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の誤り（取消事由１），「故意」の有無の判断の誤り（取消事由２）があり，審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。
(1)「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の
誤り（取消事由１）
以下のとおり，被告の行為は，商品の品質を誤認させ，又は，他人の業務に係る商品との混同を生じさせる行為である。
ア原告製造に係る製品及び被告製造に係る製品の販売の経緯被告は，平成１０年１０月ころから，原告経営に係る会社が製造する「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」（以下「原告製造製品」という。）を購入し，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」又は「エネマグラ」の商標を付して，日本における販売を開始した。「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」は，原告が米国で取得した特許に係る製品であり，１９９７年（平成９年）ころには，既に米国で販売していた。被告は，平成１１年９月ころ，原告製造製品の販売を止め，被告製造に係る製品（以下「被告製造製品」という。）の販売を開始した。その後，原告は，平成１２年２月ころから，日本国内において，パインズ社を通じて原告製造製品の販売を開始した。原告は，現在まで，原告製造製品に「エネマグラ」又は「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標を使用している。
「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標を付した商品は，被告が日本国内で販売開始した当初から，米国製であることをセールスポイントとしており，パインズ社も米国製の商品であることをアピールしている。需要者間においては，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」又は「エネマグラ」の商標が付された「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」は米国製であるとの強い認識が存在するといえる。
イ商品の品質の誤認


原告と被告は，双方が真正品である原告製造製品に使用することを前提として，本件登録商標を採択し，当初は，原告製造製品のみに使用されていた。ところが，被告は，原告製造製品の輸入販売を止め，原告製造製品の特徴を備えた被告製造製品の製造，販売を開始し，本件登録商標である「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標と「エネマグラ」の商標を使用している。また，被告が販売した商品には，それが米国製であることが明示されている。
上記のとおり，本件商標に蓄積された信用は，原告製造製品を基礎として築かれたものである。このような事情の下では，取引者，需要者は，被告製造製品である「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」に対して，米国製の原告製造製品の品質を期待し，原告製造製品の品質を有すると誤認するのであって，被告は，被告製造製品について，原告製造製品又は正規のライセンス製品と同等の品質を有するかのように，商品の品質につき誤認を生じさせている。さらに，被告は，被告製造製品に原告が経営する会社の頭文字である「ＨＩＨ」の文字及び原告が有する米国特許の番号「ＰＡＴＮＯ    ５７９７９５０」を付すことで，これを原告製造製品又は正規のライセンス商品と同等の品質を有するかのように取引者・需要者に認識させている。
ウ他人の業務に係る商品との混同
被告は，原告製造製品が日本での販売当初から現在まで継続して流通している中で，被告製造製品に原告が使用している「エネマグラ」の商標と実質的に同一の商標を付して販売している。
両製品は，ほとんどが，インターネットを通じて通信販売により需要者に供給されており，販売形態において共通性があることから，被告製造製品は，他人の業務に係る商品である原告製造製品（原告からのライセンス製品を含む。）との間で混同を生ずる。
(2)「故意」の有無の判断の誤り（取消事由２）以下のとおり，被告には，品質の誤認・出所の混同を生ずることの認識が十分にあった。
被告は，原告製造製品に使用されていた「エネマグラ」の商標が，市場において取引者・需要者に広く認識されていることを知りながら，被告製造製品に「エネマグラ」の商標を使用した。また，原告製造製品と同様に，被告製造製品に「ＨＩＨ」の文字及び原告の有する米国特許の番号まで付し，米国製であることを明示していた。
したがって，被告は，品質の誤認，出所の混同が生じることを容認していたといえる。
なお，原告が被告に対し，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標の使用を認めたのは，原告製造製品に対してであって，被告製造製品に対してではない。
２被告の反論
(1)「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の
誤り（取消事由１）に対して
ア商品の品質の誤認
原告は，本件登録商標に蓄積された信用は，原告製造製品を基礎として築かれたものであると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。米国における原告製造製品の名称は，「Ｐｒｏ－Ｓｔａｔｅ」又は「Ａｎｅｒｏｓ」であり，原告が，米国及び諸外国において，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標を使用していたという事実は認められない。
また，原告は，被告製造製品に米国の特許番号が付されていれば，取引者・需要者に，被告製造製品がその米国特許に基づく実施品であると認識させ，原告製造製品の品質を有するかのように認識させていると主張する。しかし，原告の上記主張も，以下のとおり失当である。すなわち，被告製造製品に「ＨＩＨ」の文字や米国特許の表示があったとしても，それが原告の業務に係る商品を認識し得ない以上，被告製造製品が原告製造製品の品質を有するかのように需要者等に認識させることはない。
イ他人の業務に係る商品との混同
原告が使用しているのは「Ｐｒｏ－Ｓｔａｔｅ」又は「Ａｎｅｒｏｓ」の名称であって，原告が，米国及び諸外国において，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」や「エネマグラ」の商標を使用したことはない。また，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」や「エネマグラ」の商標が，原告ないしパインズ社の使用に係る商標として，需要者に認識されていたということもできない。
したがって，原告製造製品と被告製造製品との間で混同があったと認めることはできない。
なお，原告が，その主張の根拠とする甲１７は，パインズ社の社長の証言に基づくものであるが，同証言は，事実に反するもので，信用することができない。(2)「故意」の有無の判断の誤り（取消事由２）に対して原告が使用する「エネマグラ」の商標は，取引者・需要者において広く認識されているとは認められない。また，仮に，「エネマグラ」の商標の使用により，出所に混同が生じているのであれば，それは，原告が，平成１２年２月ころから，本件登録商標である「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標やこれと類似する「エネマグラ」の商標を付した「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」を，本件登録商標の使用権限のないパインズ社を通じて日本国内で販売したことによるものである。被告に，「エネマグラ」の商標等を使用することにより，被告製造製品の品質の誤認，原告製造製品との混同を生じさせようとする故意はない。
被告が商標権者として本件登録商標を使用できるのは当然である。また，「エネマグラ」の商標は本件登録商標と社会通念上同一視し得るものであり，登録商標の使用に当たって通常変更される態様に止まるものであって，原告が使用する商標に近づけるような態様に変更したわけではない。被告製造製品について「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」や「エネマグラ」の商標の使用が制限される根拠もない。そうすると，本件登録商標の採択の経緯やその他の使用事情を勘案して，被告に「故意」がないとした審決の認定に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張はいずれも失当であると判断する。その理由は，以下のとおりである。


１「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の
誤り（取消事由１）について
(1)認定事実
前記争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。
ア被告が本件商標権を取得するに至った経緯
(ｱ)原告は，１９９８年（平成１０年）８月２５日に特許された「前立腺治療器」に関する米国特許（ＵＳＰ５，７９７，９５０）の発明者である（甲１）。原告は，ＨｉｇｈＩｓｌａｎｄ    ＨｅａｌｔｈＬＬＣ（以下「ＨＩＨ社」という。）を設立し，同社で原告製造製品を製造して，１９９７年（平成９年）ころには，米国内で，同製品に「Ｐｒｏ－Ｓｔａｔｅ」の名称を付して販売していた（甲２，８，乙３，４，６の１）。
原告製造製品には，平成１１年３月ころから，ＨＩＨ社の頭文字である「ＨＩＨ」，米国製であることを表す「ＭａｄｅＩｎ    ＵＳＡ」，原告が有する米国特許の番号である「ＰＡＴＮｏ    ５７９７９５０」の刻印が付されている（甲１０の１，１０の２）。
(ｲ)原告は，日本において原告製造製品を販売しようと考え，平成１０年８月ころ，被告代表者に対し，原告製造製品の販売を依頼した。被告は，同年１０月ころから，三牧ファミリー薬局の名義で，原告製造製品を輸入して，販売を開始した。（甲３の１ないし３の７，４，５，乙１の１ないし１の６，４，６の１ないし６の３，８の１ないし８の４）
被告代表者は，同年８月，原告製品の名称を「ＥＮＥＭＡＧＵＬＡ（エネマグラ）」とすることを提案し，これに対し，原告が「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」とすることを提案し，最終的に被告代表者が「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」とすることを決め，原告もこれを承諾した。原告と被告は，日本国内では，原告製造製品の販売につき「エネマグラ」や「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標を使用した。（甲３の３ないし３の７，５，乙１の１ないし１の４，１の６，６の２，６の３）
被告代表者と原告とは，メールにより，原告製造製品の販売に関して協議をしていたが，平成１１年７月ころ，被告代表者は，原告に，「エネマグラ」の商標登録の必要性について指摘した（乙８の１ないし８の４）。
(ｳ)被告は，平成１１年９月ころから，被告製造製品を独自に製造し，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」，「Ｅｎｅｍａｇｒａ」及び「エネマグラ」の商標を使用して販売を開始した（甲６，１１の１，１２の１，１４の１，１８，１９，２３）。他方，原告は，平成１２年２月ころから，パインズ社を通じて，通信販売の方法により，原告製造製品の日本国内の販売を開始した（甲８）。原告製造製品には，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」，「ｅｎｅｍａｇｒａ」及び「エネマグラ」の名称，又は「ＡＮＥＲＯＳ」，「ａｎｅｒｏｓ」及び「アネロス」の名称を使用した（甲８）。(ｴ)被告は，平成１２年４月３日，正方形輪郭内に「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の欧文字を横書きしてなる商標につき，前記第２の１の指定商品と同一の商品を対象として，商標登録出願をし，平成１３年４月２０日，商標登録を受けた（乙７）。さらに，被告は，平成１２年１１月１６日，本件登録商標の商標登録を出願し，平成１３年１２月２８日，登録を受けた（甲２１，２２）。
イ原告と被告の販売態様等
(ｱ)原告がパインズ社を通じて販売している原告製造製品には，「エネマグラＥＸ」，「エネマグラＥＸ２」，「エネマグラＤＸ」などがあり，「エネマグラ」，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」，「ｅｎｅｍａｇｒａ」の商標が使用されている（甲８）。(ｲ)被告製造製品には，「エネマグラＥＸ」，「エネマグラＥＸ２」，「エネマグラドルフィン」，「エネマグラＥＸソフト」，「エネマグラＥＸ２ソフト」，「エネマグラドルフィンソフト」，「エネマグラドルフィンＥＹＥ」などの名称が付されている。（甲６，８，１０の１，１１の１，１２の１，１３の１，１４の１，１５の１，１５の２，１８，２３）


被告は，三牧ファミリー薬局のホームページで被告製造製品の広告を行い，「エネマグラ」，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」，「Ｅｎｅｍａｇｒａ」の商標を用いて，「エネマグラは三牧ファミリー薬局の商標登録商品です。」「三牧ファミリー薬局は世界に先駆けて特許製品ＥＮＥＭＡＧＲＡの発売を開始します。」との表示をしている（甲６）。また，被告製造製品の台紙には，「Ｅｎｅｍａｇｒａ○Ｒ   Ｐｒｏｓｔａｔｅｒ」「Ｕ．Ｓ．ＡＰａｔｅｎｔ    Ｎｏ．＃５７９７９５０」「エネマグラ○Ｒは有限会社光漢堂の登録商標です。」と記載され，被告製造製品には「ＰＡＴＮＯ    ５７９７９５０」という刻印が付されており，更にＨＩＨ社の頭文字である「ＨＩＨ」の刻印が付されているものもある（甲１１の１，１１の２，１２の１，１２の２，１３の１，１３の２，１４の１，１４の２，１８，１９，２０）。被告製造製品の使用説明書には，「エネマグラ」「Ｅｎｅｍａｇｒａ」の商標が使用されている（甲１９）。(2)本件登録商標と被告が使用する商標との類否ア本件登録商標は，別紙商標目録記載のとおり，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の欧文字を横書きしてなる商標であり，「エネマグラ」の称呼を生じ，特定の観念は生じない。イ被告が，被告製造製品について，ホームページや被告製造製品の台紙及び使用説明書などにおいて使用している商標は，本件登録商標以外は，「エネマグラ」の片仮名文字を横書きしてなる商標（以下「被告使用商標１」という。），白抜きの籠文字で表された「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の欧文字を横書きしてなる商標（以下「被告使用商標２」という。），「Ｅｎｅｍａｇｒａ」の欧文字を横書きしてなる商標（ただし，書体は複数あり。）（以下，「被告使用商標３」といい，上記３つの商標を併せて「被告使用商標」という。）である（甲６，１１の１，１２の１，１４の１，１８，１９）。
被告使用商標１は，本件登録商標とは外観が異なるものの，「エネマグラ」の称呼を生じ，特定の観念は生じず，本件登録商標と類似するといえる。被告使用商標２は，本件登録商標と欧文字の配列は同じであるが，書体が異なることから，外観に多少の差異はあるものの，「エネマグラ」の称呼を生じ，特定の観念は生じず，本件登録商標と類似するといえる。被告使用商標３は，本件登録商標と欧文字の配列は同じであるが，大文字か小文字かにおいて異なることから，外観に多少の差異はあるものの，「エネマグラ」の称呼を生じ，特定の観念は生じず，本件登録商標と類似するといえる。
ウ被告製造製品は「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」であり，本件商標権の指定商品である「医療用機械器具」の中の「治療用機械器具」に該当すると認められる。
エ以上より，被告が被告製造製品について被告使用商標を使用することは，指定商品について，登録商標に類似する商標を使用することに当たる。
(3)他人の業務に係る商品との混同
ア前記認定のとおり，被告は，平成１０年１０月ころから平成１１年９月ころまでは原告製造製品を販売し，原告製造製品につき「エネマグラ」又は「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標（以下，これらの商標を併せて「当初使用商標」という。）を使用していた。その後，被告は，被告製造製品の販売を開始し，被告使用商標を使用している。原告は，平成１２年２月ころから，パインズ社を通じて，日本国内で原告製造製品の販売を開始し，原告製造製品につき，「エネマグラ」の商標（以下「原告使用商標１」という。），「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標（以下「原告使用商標２」という。），「ｅｎｅｍａｇｒａ」の商標（以下，「原告使用商標３」といい，上記３つの商標を併せて「原告使用商標」という。）を使用している。なお，原告は，原告製造製品を，日本国内で販売する前から米国内で販売しているが，米国内において「エネマグラ」や「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」「Ｅｎｅｍａｇｒａ」の商標を使用せず，日本国内でこれを販売するようになった後も，米国内で上記各商標の使用はしていない。また，本件全証拠によっても，被告が被告製造製品の販売を開始した平成１１年９月においても，被告が本件登録商標につき登録出願を行った平成１２年１１月１６日においても，当初使用商標や原告使用商標が原告の出所を示すものとして周知になっていたと認めることはできない。イ原告使用商標１は被告使用商標１と同じ商標であり，原告使用商標２及び３は，被告使用商標２及び３と，書体や大文字か小文字かが異なるものの，同じ欧文字からなる商標であり，いずれも「エネマグラ」の称呼を生じることから，原告使用商標２及び３と被告使用商標２及び３とは，それぞれ類似する。当初使用商標がどのような書体によるものかは明らかでないが，被告使用商標は当初使用商標と同一又は類似するものと推認される。
また，原告製造製品と被告製造製品は，いずれも「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」である点において共通する。


さらに，被告は当初，被告使用商標に類似する当初使用商標を使用して原告製造製品を販売していたことも併せ考慮すると，被告が被告使用商標の使用を開始した平成１１年９月ころ，及び被告が本件登録商標につき登録出願を行った平成１２年１１月１６日当時，当初使用商標や原告使用商標が周知であったと認めることはできないものの，被告が被告製造製品につき被告使用商標を使用することにより，需要者に対し，被告製造製品が原告の業務に係る原告製造製品と出所が同一であると誤信させて，混同が生じるおそれがあると認められる。
(4)品質の誤認
ア被告使用商標は，それ自体が特定の商品の種類，産地，原材料，特性，用途等を表示するものとはいえず，その使用によって，被告製造製品の品質につき，需要者に誤認を生じさせるとは認められない。
イなお，原告は，被告使用商標の使用により，需要者は被告製造製品が米国製の製品であると誤認すると主張する。しかし，被告使用商標が，需要者，取引者をして，被告製造製品が米国製であると認識させることはないから，原告の主張は，主張自体失当である。
また，原告は，被告が，被告製造製品が米国製であると表示し，被告製造製品に原告が経営するＨＩＨ社の頭文字である「ＨＩＨ」の文字及び原告が有する米国特許の番号「ＰＡＴＮＯ    ５７９７９５０」を付していることから，品質の誤認を生じさせていると主張する。しかし，商標法５１条１項は，商標権者が故意に指定商品について登録商標に類似する商標を使用するか，指定商品に類似する商品について登録商標又は登録商標に類似する商標を使用したことにより，商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合を取消事由として定めているのであって，上記のような商標の使用以外の方法により品質の誤認や出所の混同を生じさせたとしても，それは同項の定める取消事由には該当しない。被告が被告製造製品を米国製であると表示したり，被告製造製品に「ＨＩＨ」の文字や米国特許の番号を付したりすることは，上記の商標の使用には当たらず，その結果品質の誤認や出所の混同を生じさせたとしても，それが他の法律等による規制の対象となる可能性はあるとしても，そのことをもって，同項に基づいて本件商標権の登録を取り消すことはできない。
(5)以上のとおり，被告が被告製造製品に被告使用商標を使用することによって，品質の誤認を生じさせることはないが，被告製造製品が原告の業務に係る原告製造製品と出所が同一であると誤信させる混同が生じるおそれはあると認められる。２「故意」の有無の判断の誤り（取消事由２）について(1)商標法５１条１項の「故意」とは，商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用するに当たり，これを使用した結果，他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していることと解するのが相当である。(2)本件において，「（前立腺治療器）前立腺・会陰マッサージ器」に「ＥＮＥＭＡＧＲＡ（エネマグラ）」の商標を採択したのは被告であり，原告製造製品の販売を開始した平成１０年１０月ころから，原告製造製品について当初使用商標の使用を開始し，平成１１年９月ころからは，被告製造製品について，当初使用商標と同一か又はこれに類似する被告使用商標を使用しており，現在まで，その使用を継続している。原告は，米国での原告製造製品の販売に当たって，当初使用商標や原告使用商標は使用しておらず，原告が，日本国内で，被告ではなく，パインズ社を通じて，原告製造製品を販売することとし，原告製造製品に原告使用商標の使用を開始したのは，被告が被告製造製品に被告使用商標の使用を開始した後である平成１２年２月である。また，平成１１年９月当時，及び被告が本件登録商標につき登録出願を行った平成１２年１１月１６日当時，当初使用商標や原告使用商標が原告製造製品を表示するものとして周知であったとも認められない。被告が本件登録商標の登録出願をするに当たり，原告から異議があったと認めるに足りる証拠はない。そして，被告は，被告使用商標の使用を継続中である平成成１２年４月３日，正方形輪郭内に本件登録商標と同じである「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の欧文字を横書きしてなる商標につき商標登録出願をし，同年１１月１６日には本件登録商標につき商標登録出願がされている。
以上によると，被告が被告使用商標の使用を開始した時点では，原告が日本国内で原告製造製品を販売するに当たりどのような商標を使用するかは，必ずしも明確ではなかったのであるから，被告が，被告商標の使用により，原告の業務に係る原告製造製品と混同を生じさせることを認識していたとは認められない。(3)なお，原告は，原告製造製品と同様に被告製造製品にＨＩＨ社の頭文字である「ＨＩＨ」の文字や原告の有する米国特許の番号を付していることをもって，被告は，原告製造製品との混同が生じることを認容していたと主張する。しかし，商標法５１条１項における「故意」は，登録商標又はこれに類似する商標を使用した結果，他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していることに限られ，上記商標の使用以外の事由により混同を生じさせることを認識していたとしても，同項の「故意」には該当しない。
また，原告は，原告製造製品について「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標の使用を認めたのであって，被告製造製品に使用することは容認していないと主張するが，「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標の使用につき，原告，被告間に原告主張のような内容の合意があったと認めるに足りる証拠はない。
(4)したがって，被告につき，商標法５１条１項の「故意」が存在したとは認められない。
３結論
以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
八      木      貴美    子
裁判官
知      野              明


平成３０年７月１０日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００１１号商標登録維持決定取消請求事件
判        決
原              告    ベストライセンス株式会社被              告    特許庁   長官
被        告          国
主     文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求の趣旨
１被告特許庁長官が異議２０１６－９００３３６号事件について平成２９年１１月３０日付けでした登録第５８７７１６９号商標の商標登録を維持する決定を取り消す。
２被告特許庁長官は，異議２０１６－９００３３６号事件に関し，商標登録の取消決定をせよ。
３原告と被告らとの間において，商標法４３条の３第５項の規定は，憲法１３条後段，１４条１項，３２条，７６条２項後段及び８１条に反し，違憲無効であることを確認する。
４原告と被告らとの間において，商標登録出願の分割に関し規定する商標法１０条１項における「商標登録出願の一部」を根拠にして「商標登録出願の全部」を分割しても出願分割の効果は認められず出願日の遡及効は認められない旨の解釈は，憲法１３条後段及び７３条１号前段に反し，違憲無効であることを確認する。５原告と被告らとの間において，商標登録異議申立ての審理手続において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず，いきなり商標登録の維持決定をすることは，憲法１３条後段，１４条１項及び３１条に反し，違憲無効であることを確認する。
６訴訟費用は被告らの負担とする。
第２事案の概要
１本件は，原告が，登録第５８７７１６９号商標について特許庁長官に登録異議申立て（異議２０１６－９００３３６号事件。以下「本件登録異議事件」という。）をしたのに対し，特許庁審判官が上記商標の商標登録を維持するとの決定（以下「本件決定」という。）をしたことから，被告特許庁長官に対し，①本件決定の取消し，②本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付けを求めるとともに，被告らとの間で，③商標法４３条の３第５項が違憲無効であることの確認，④商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が違憲無効であることの確認，⑤商標登録異議事件の審理手続において異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが違憲無効であることの確認を，それぞれ求める事案である。なお，原告は，被告国に対し，２００万円の支払を求めていたが，同請求に係る部分の弁論は分離され，東京地方裁判所に移送されている。
２請求原因事実は，別紙平成３０年３月１４日付け「訴状（補充）」の「第２請求の原因」記載のとおりである。
第３当裁判所の判断
１請求の趣旨１項に係る訴えの適法性について
商標法４３条の３第４項は，審判官は，登録異議の申立てに係る商標登録が同法４３条の２各号所定の登録異議事由のいずれかに該当すると認めないときは，その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない旨を規定し，また，同法４３条の３第５項は，同決定に対しては不服を申し立てることができないと規定する。このように，本件決定に対しては不服を申し立てることができないのであるから，請求の趣旨１項に係る本件決定の取消しを求める訴えは，そもそも同法４３条の３第５項の規定に違反するものであって，不適法なものである。
２請求の趣旨２項に係る訴えの適法性について
請求の趣旨２項に係る訴えは，原告が，本件登録異議事件について商標登録取消決定をすべき旨を被告特許庁長官に命ずることを求めるものであり，行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）３条６項２号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えとして提起するものと解される。
しかしながら，同号所定の義務付けの訴えは，当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えと併合して提起しなければならないところ（行訴法３７条の３第３項２号），上記取消訴訟又は無効等確認の訴えが不適法なものであれば，上記処分又は裁決はもとより取り消されるべきものとはいえない。よって，上記義務付けの訴えは，行訴法３７条の３第１項２号所定の訴訟要件を欠くものであって，不適法なものとなる。そうすると，本件決定が行訴法３７条の３第１項２号所定の「当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決」に該当するとしても，請求の趣旨１項に係る本件決定の取消しを求める訴えが前記１のとおり不適法である以上，請求の趣旨２項に係る義務付けの訴えは，同号所定の訴訟要件を欠くものであって，不適法なものである。
３その余の各訴えの適法性について
(1)裁判所法３条１項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるのは，当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限られるところ，このような具体的な紛争を離れて，裁判所に対し抽象的に法令等が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないと解するのが相当である（最高裁昭和２７年（マ）第２３号同年１０月８日大法廷判決・民集６巻９号７８３頁，最高裁平成２年（行ツ）第１９２号同３年４月１９日第二小法廷判決・民集４５巻４号５１８頁参照）。
(2)請求の趣旨３項に係る訴えの適法性について請求の趣旨３項に係る訴えは，具体的な紛争を離れて，抽象的に商標法４３条の３第５項の規定が違憲無効であることの確認を求めるものにすぎない。したがって，上記訴えは，前記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるものとはいえず，不適法なものである。
(3)請求の趣旨４項及び５項について
請求の趣旨４項に係る訴えは，具体的な紛争を離れて，抽象的に一つの法令解釈が違憲無効であることの確認，請求の趣旨５項に係る訴えは，具体的な紛争を離れて，抽象的に商標登録異議事件における一つの審理方法が違憲無効であることの確認を，それぞれ求めるものにすぎない。


平成３１年３月７日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１３２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年２月７日
判決
原告       株式会社ドクター中松創研
被告         特許庁   長官
同指定   代理人          村    井    友    和
近      藤    幸    浩
小      松    徹    三
野      崎    大    進
板    谷    玲      子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１７－１２５１０号事件について平成３０年７月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「ローコスト多用ソーラーパネル」とする発明につき，平成２６年９月３日，特許出願（特願２０１４－１７８７９２号。請求項の数１。以下「本願」という。甲４）をし，平成２８年５月６日，特許請求の範囲を補正する手続補正をした（請求項の数１。甲７）が，平成２９年４月２４日付けで拒絶査定を受けた（甲９）。そこで，原告は，平成２９年８月２３日，拒絶査定不服審判請求（不服２０１７－１２５１０号）をするとともに（甲１０），発明の名称を「ローコスト化とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法」に補正し，特許請求の範囲請求項１を補正する手続補正をした（以下「本件補正」という。請求項の数１。甲１１）。
特許庁は，平成３０年７月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。)をし，その謄本は，同年８月１３日，原告に送達された。
２本願発明
(1)平成２８年５月６日の手続補正後本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，次のとおりのものである（甲７）。
【請求項１】
ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって，切断せずに組み合わされ，その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。(2)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明は，次のとおりのものである（甲１１）。
【請求項１】
ソーラーセル素子をノーカットで使用する事によるローコスト化の条件とノーカットにより生じた隙間部分を活用して日光を通して水加熱野菜栽培をする条件の２つの条件を必須要件とした事を特徴とするローコスト化とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法。
３審決の理由の要点
(1)本件補正について
本件補正を却下する。
本件補正は，特許法１７条の２第５項に違反する。
(2)進歩性について
ア甲１（特開２００１－７３７６号公報）には，次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。
「建物や施設等の屋根材，外壁材若しくは窓材として使用しえ，且該建物や施設の電力を補給することの可能な太陽電池パネル材であって，表面及び裏面がガラス板材で且少なくともその表面には透明ガラス板材が用いられるとともに，その中間には扁平で適宜形状の太陽電池セルの適宜数を所要の展開面積及び展開形状に接続してなる太陽電池モジュールを，その受光面が表面側となるように配したうえ，透明アクリル樹脂嫌気性接着剤により形成される透明接着層で全体が一体的に強固且密封状に積層接着されてなり，建物や施設の屋根材や窓材の如く彩光や透視性が要求される場合には，裏面２Ａに使用する素材は表面２の素材と同様の透明ガラス板材やアクリル樹脂板材が使用
され，
太陽電池セル３０の形状と該太陽電池セル３０相互の接続如何で極めて多様な意匠模様を創出しえるものであり，例えば円形状の太陽電池セル３０の３枚をユニットとして接続することにより模様を現出せしむることが可能となる，太陽電池パネル材。」
イ一致点
本願発明と甲１発明は，次の点で一致する。
「ソーラーパネルを構成するセル素子が円形の状態であって，組み合わされ，その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。」
ウ相違点
本願発明と甲１発明とは，次の点で相違する。
本願発明においては，「ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって，切断せずに組み合わされ」たものであるのに対して，甲１発明においては，「ソーラーパネルを構成するセル素子が円形の状態であって，組み合わされ」たものであるものの，セル素子の「円形」が「ウエハのまま」にかかる「状態であ」るとともに，それらを「切断せずに組み合わされ」た構成までは備えない点。
エ相違点についての判断
一般に，太陽電池モジュールを構成するに際して，略円形状の半導体ウェハをそのまま用いた太陽電池セルを用いることで，材料ロスを少なくし，低コストのものとすることは，甲２（特開２００１－１４８５００号公報）及び甲３（特開２００９－７６６０７号公報）にも記載されているように，周知の技術である。そして，甲１発明に係る「太陽電池パネル材」においても，低コストのものとすることは，実用上，当然に要求される課題であるから，甲１発明において，前記周知の技術を適用して，「円形状の太陽電池セル３０」を略円形状の半導体ウェハをそのまま用いた太陽電池セルとすることで，切断せずに組み合わせ，相違点に係る構成を備えたものとすることは，当業者が適宜になし得たことである。よって，本願発明は，周知技術を勘案して，甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により，特許を受けることができず，本願は拒絶すべきものである。


第３原告主張の審決取消事由（本願発明と甲１発明の一致点の認定の誤り）１本願発明の「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」とは，「流体を加熱する手段」及び「野菜を栽培する手段」といったそれぞれを構成要素として備えることを前提として，各手段をそれぞれ実施可能である，といった意味である。また，本願発明は，①ソーラーパネルを「天窓，縦窓」に用いて採光のために有効利用した発明，②ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して流体加熱を可能とする発明，③ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して野菜の栽培を可能とする発明の全てを包含するものであり，「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培」は，それぞれが発明の必須の構成要素である。甲1には，ソーラーパネルについて，少なくとも流体加熱や野菜の栽培に関する構成や利用形態は，記載も示唆もされていないから，本願発明がソーラーパネルを「天窓，縦窓」で有効利用したことをもって，甲１発明の構成と一致するとの判断は誤りである。
「流体加熱」や「野菜の栽培」の構成は，本願発明と甲１発明の相違点として認定されるべきであり，相違点の認定も誤りとなるから，相違点の判断も誤りであり，本件審決の結論も誤りである。
２(1)ア本願発明の「天窓，縦窓を成し得る」という記載は，発明の詳細な説明等の記載によると，ウエハ間の隙間を透過した日光を有効利用するという課題を解決するために，ソーラーパネルを天窓や縦窓に用いるという解釈になる。ただし，「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」という記載は，ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して流体加熱や野菜の栽培を可能とすることを意味している。
したがって，「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」について，本願の明細書を参酌して「ソーラーパネルを屋根に使用する」ことまで解釈を拡げるのは適切ではない。イ前記１の②は本質的にはソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「流体加熱」を可能とすることであり，同③は本質的にはソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「野菜の栽培」を可能とすることであるから，「ウエハ間の空白部分から日光を透過させ」る構成を備える本願発明と甲１発明とは，上記構成において異なる。
(2)屋根に用いた太陽光パネルにより発電する構成と，屋根に用いた温水パネルにより流水を加熱する構成とを一体化するシステム構成は，乙１，２に開示されているものの，甲１に一切記載されていないことまでも包含する「周知」の技術と判断することには無理がある。
前記システム構成が周知であることを理由に，甲１発明に接した当業者が，ウエハ間の隙間を透過した日光を用いて「流水加熱が可能であることが理解できた」とすることや，そのことが甲１に記載されているに等しいとすることは誤りである。(3)甲１には，太陽電池パネル材を，野外暴露という過酷な条件（基準）が課される屋根材として用いる場合が記載されており，例外として基準が緩和される場合の一例として農業施設のことが記載されているにすぎない。そのため，甲１において，農業施設の屋根に太陽電池パネル材を用いることは示唆されているとしても，ウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「野菜の栽培」を可能とすることまで示唆されているとはいえない。
したがって，「野菜の栽培を成し得る」ことが甲１に記載されているに等しいとはいえない。
(4)被告は，仮に本願発明の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」を選択的構成でないと仮定しても，本願発明は，甲１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると主張するが，進歩性の判断の前提となる本願発明と甲１発明の一致点の認定に誤りがある以上，進歩性の判断にも誤りがある。
第４被告の主張
１本願発明に係る請求項１の「天窓，縦窓」を「成し得る」ソーラーシステムという記載は，日本語として不自然であり，同「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」ソーラーシステムがどのような構成であるのか判然としない。本願の明細書及び図面（【０００２】～【００１１】，【図３】～【図６】。甲４）の記載によると，上記の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」という記載は，ウエハ間の隙間を透過した日光を有効利用するという課題を解決するために，ソーラーパネルを天窓に用いること，ソーラーパネルを縦窓に用いること，ソーラーパネルを（屋根に用いて）流体加熱が可能となること，又は，（温室の屋根に用いて）野菜の栽培が可能となることを意味していると解するのが自然である。そうすると，本願発明は，「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培」のいずれかで透過した日光を有効利用する発明を包含するものであり，ソーラーパネルを「天窓，縦窓」に用いて採光のため有効利用した発明，ソーラーパネルを屋根に用いて「流体加熱」で有効利用した発明，ソーラーパネルを温室の屋根に用いて「野菜の栽培」で有効利用した発明のいずれであってもよく，本願発明は，これら複数の発明を包含した包括的概念と解されるべきである。
２(1)原告の主張は，「流体を加熱する手段」及び「野菜を栽培する手段」といった特許請求の範囲に記載されていない構成要素の存在を前提としており，本願の特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
本件審決は，「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」が，ウエハ間の隙間を透過した日光を「天窓，縦窓」として用いて採光で有効利用したこと，ソーラーパネルを屋根に用いて「流体加熱」で有効利用したこと，ソーラーパネルを温室の屋根に用いて「野菜の栽培」で有効利用したことを包含する包括的概念と解し，当該包括的概念に含まれるソーラーパネルを「天窓，縦窓」で有効利用した点で，甲１発明の構成要素と一致すると判断したものであり，本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。
(2)従来から一般住宅の屋根において，屋根の上に太陽電池パネルを設置して太陽光発電に利用することと同様に，屋根の上に温水パネルを設置して流水加熱に利用することは，よく行われていたことであって，両者はいずれも太陽光エネルギー利用システム（ソーラーシステム）と呼ばれてきた。また，両者を一体化するシステム構成も周知であった。そして，甲１には，屋根の上に太陽電池パネルを設置する構成に代えて，建物外観の改善および載置固定のコスト低減のため，太陽電池パネルからなるソーラーシステムを屋根材と一体構成とする旨の記載があり，甲１に接した当業者は，透光性を有する甲１発明のソーラーシステムを一般住宅等の屋根材に用いることでウエハ間の隙間を透過した日光を用いて流水加熱も可能となることが理解できたといえる。
さらに，甲１には，屋根材や壁材に透光性を有する農業施設（温室）の屋根材や壁材として甲１発明のソーラーパネルを用いることが示唆されているから，当該農業施設（温室）で野菜の栽培が可能となることも，当業者にとって明らかであるといえる。


したがって，「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」ことも，甲１に記載されているに等しい事項といえ，本件審決において当該事項を一致点としたことも，誤りとはいえない。
(3)ア一般的に，本願発明に包含される複数の発明のうち一つでも進歩性を欠くときは，出願全体が特許性を欠くことになる。
本願発明は複数の発明を包含するものであり，当該複数の発明のうち，ウエハ間の隙間を透過した日光を「天窓，縦窓」として有効利用する発明について，本件審決は，進歩性を欠くと判断し，本件審判請求は成り立たないとしたものであるから，本件審決の結論に誤りはない。
イ本願出願前の時点で，太陽電池パネルと太陽熱温水器を一体化する構成は，周知であったといえる（乙１：特開２０１３－２７０９号公報の【００４２】，【図１】～【図４】，乙２：特開２００４－１７６９８２号公報の【００３２】，【図１】～【図３】）。
また，本願出願前の時点で，農業施設である栽培室(温室)の採光部（屋根）に透過性を有する太陽電池パネルを用いることは周知であったといえる（乙３：国際公開第２０１２／１２８２４４号の【００４２】，【図１】，乙４：国際公開第２０１２／０４３３８１号の【００５９】，【００６１】，【図６】，乙５：特開２０１２－２１６６０９号公報の【００１９】，【００２０】，【図３】）。そして，甲１には，従来の太陽電池モジュールは一般住宅等の建物の屋根の上に設置されるものであり，建物外観が損われたり，載置固定のための費用もかかるという問題があったところ，甲１発明の透光性を有した太陽電池パネル材を屋根材として用いることで，これらの問題が解決されることが開示されている（【０００１】，【０００６】，【０００７】，【００１０】）。太陽熱温水器（ソーラー温水パネル）も，太陽電池モジュールと同様に一般住宅等の建物の屋根の上に設置されるものであり，建物外観が損われたり，載置固定のための費用もかかるという問題を同様に有している。また，本願出願前の時点で，太陽電池パネルと太陽熱温水器を一体化する構成は周知であったから，甲１発明においても，本願出願前周知の太陽電池パネルと太陽熱温水器を一体化する構成を採用して，甲１発明の透光性太陽電池パネルを屋根材として用いることで透過した光を水流加熱（流体加熱）可能であることは当業者が容易に想到し得たことである。
ウ甲１には，甲１発明の透光性太陽電池パネルを，農業用施設等の屋根材や窓材あるいは外壁材として使用可能なことが記載されている（【０００１】，【００１０】）。ここで，透光性を有する屋根材や外壁材を備えた農業用施設に，温室が含まれることは当業者にとって自明である。
したがって，温室等の農業施設の屋根材や外壁材として甲１発明の透光性太陽電池パネルを用いることで，野菜栽培が可能であることは当業者が容易に想到し得たことである。
(4)仮に，本願発明の「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」を選択的構成でないと仮定しても，前記(3)イ，ウによると，本願発明は，甲１発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に想到し得たものであるといえる。
第５当裁判所の判断
１本願発明
本願発明は，前記第２の２(1)記載のとおりであるところ，平成２８年５月６日の手続補正後，本件補正前の本願の明細書及び図面（甲４。以下，これらを併せて「本願明細書」という。）には，本願発明について，次のとおりの記載がある（甲４，７，１１）。
「【技術分野】
【０００１】
本発明はソーラーパネルの製造法に関する。
【背景技術】
【０００２】
公知のソーラーパネルは，ディスク状のものをほぼ四角形にカットし，つなぎ合わせたものである。この方法では，コストダウンが行き詰まり，もはやこれ以上下がらない。
【０００３】
図１はこのような光電変換素子作成の工程を示す図である。１は光電変換素子がくまなく配置されたウエハである。この光電変換素子としては，例えば単結晶シリコン，多結晶シリコン，アモルファスシリコン等が用いられる。
【０００４】
（ａ）に示すウエハは，（ｂ）に示すように所定の大きさの矩形２に切り取られる。ウエハ１から矩形の光電変換部２が切り取られた残りの部分（ハッチング領域）は廃棄処分される。最終的には，（ｃ）に示す矩形のユニットを集合させて矩形パネル３を製作する。３ａは光電変換ユニットを構成する１つ一つの光電変換素子である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上述した公知のソーラーパネルでは，ウエハに無駄を生じ，カットのコストもかかり，しかも太陽光を透過することができないため，ソーラーパネルの有効利用が限定される。コストダウン競争ではもはやこれ以上下げることができない。本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって，ソーラーパネルを合理的にこれ以上ローコストにし，且つ同時に利用範囲を拡げられないので，マーケットが拡がるソーラーパネルを提供することを目的としている。
【発明を解決するための手段】
【０００６】
本発明は，ウエハをそのまま光電変換ユニットとして使用する。つまり，図２に示すようにウエハ１をそのまま敷き詰めてそのままソーラーパネルとした。この結果，カットのコストが不要となり，またパネル面でソーラーパネル内の納期早め製造のコストダウンと利便性の向上を同時に行える。また，ウエハをカットしないので，その分，大きなコストダウンができる。この結果，透明な領域５が形成される。図では１個しかハッチング領域５を示していないが，他の領域も全く同一である。ソーラーパネル内納期早め製造のコストダウンと利便性の向上を同時に行える。ウエハをカットしないのみならず，その分大きなコストダウンができる。
【発明の効果】
【０００７】
ソーラーパネルに照射した日光の一部９は透明領域５を突きぬけて，図３の９に示すようにソーラーパネルを突き抜ける。１は光電変換素子部分である。縦と天窓が図４に示すように縦窓に使用でき，発電と採光が同時にできる。また図５に示すように屋根に設ければ，図３に示すようにソーラーパネルの裏側でこの透過した日光を利用して温水化，野菜の栽培等を行うことができ，ソーラーパネル加工がローコストで製造でき，製造時間も短縮できる上，ソーラーパネルの有効利用を図ることができる。」
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】公知のソーラーパネルの作成工程の説明図。
【図２】本発明の実施例１である。
【図３】本発明ソーラーパネルの効果で説明図で天窓として日光がソーラーパネルを通過する様子を示す本発明実施例２である。
【図４】本発明の実施例２を示す窓。
【図５】本発明の実施例３を示す屋根。


【図６】本発明の実施例４を示す温室。
【図７】公知のソーラーパネルの横断面図
【図８】本発明実施例５を示す図。
【図９】本発明の実施例６を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下，図面を参照してその他の本発明の実施例を詳細に説明する。図５は本発明の実施例３の説明図である。ソーラーパネル４の下には水を循環させるための部分７が配置されている。ソーラーパネル４には，図２の５に示すような透明部が開けられている。ソーラーパネル４の下へ流入された水８はパネル下７を通過する間に熱せられて温水になる。なお，光電素子１は冷やされると光電変換特性が向上することが知られているので，一石二鳥を得ることができる。加熱により温水となった水は※ダクト１０を介して下向きに流れ貯留槽１１に溜める。この貯留槽１１に溜め込んだ温水は，例えば床暖房や，キッチン用の温水として用いることができる。
【００１０】
図６は本発明の実施例４の説明図である。図１と同一のものは，同一の符号を付して示す。図において，１２は地面である。この地面１２には野菜１３が栽培されている。この野菜面には，ソーラーパネル１の透明部５を通過した日光９が入射される。日光が十分でない状況下でも十分に生育できる野菜は存在するので，ソーラーパネルの発電の収益と採光による野菜の収益が加算される。
【００１１】
また，ソーラーパネルの下にＬＥＤ１４を設け，ソーラーパネル４の発電と発光させれば，発電が促進される。また，日光が十分でない状況下でも十分に生育できる野菜は存在するので，これら野菜を栽培することができる。この種の野菜としては，例えばアスパラガス，イチゴ，ウド，エンドウ，ホウレンソウ等が適当である。図７は公知のソーラーパネルの横断面を示し，表面がガラス１５，カットされた光電ウエハ３ａ，バックシート１６，枠１８からなる。
【００１２】
図８は本発明ソーラーパネルの実施例５の横断面を示し，透明ガラスのバック板の上に円形光電ウエハ１を載せたものであり，光を通し，バックシート１６もなく，枠１８もないので，ローコストで製造も速く，且つ軽量であるので，屋根に載せるのに適している。前記透明ガラスバック板１９は，ポリカーボネートであれば軽量化できる。
【００１３】
図９は本発明ソーラーパネルの実施例６の横断面図で，表面ガラス１５の下に円形光電ウエハ１を設け，その下に透明なバックシート透明バックシート１７を設けて光を透過させる構造にしたものである。
【符号の説明】
【００１４】
・・・
４   ソーラーパネル」
「【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図８】
【図９】
２甲１発明
(1)甲１(特開２００１－７３７６号公報)には，次の事項が記載されている。
ア特許請求の範囲
「【請求項１】表面及び裏面がガラス板材で且少なくともその表面には透明ガラス板材が用いられるとともに，その中間には扁平で適宜形状の太陽電池セルの適宜数を所要の展開面積及び展開形状に接続してなる太陽電池モジュールを，その受光面が表面側となるように配したうえ，透明アクリル樹脂嫌気性接着剤により形成される透明接着層で全体が一体的に強固且密封状に積層接着されてなることを特徴とする太陽電池パネル材。」
イ発明の詳細な説明
「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は建物や施設等の屋根材，外壁材若しくは窓材として使用しえ，且該建物や施設の電力を補給することの可能な太陽電池パネル材に関する。
・・・
【０００７】・・・本発明は建物や施設等の屋根材，壁材或いは窓材として直接使用のうえ電力生産ができ，且多様な意匠模様を現出しえる太陽電池パネル材を提供することにある。
・・・
【００１０】
【実施例】以下に本発明実施例を図に基づき詳細に説明すれば，・・・本発明太陽電池パネル材１の表面２を形成する素材としては，本発明を建物や施設等の屋根材や窓材或いは外壁材等苛酷な屋外曝露条件下において，長期に亘り劣化の無い建築材としての性能適性と且太陽光線の受光による光起電力効果を維持させるための透光性を保持させるうえから，通常においては透明ガラス板材が使用されるものであるが，農業用施設や仮設建物等緩和な基準が適用されるものでは透明アクリル樹脂板材も軽量であること等より採用される。
【００１１】他方裏面２Ａに使用する素材も使用目的により多少異るもので，建物や施設の屋根材や窓材の如く彩光や透視性が要求される場合には表面２の素材と同様の透明ガラス板材やアクリル樹脂板材が使用されるが，外壁材への使用では特段彩光や透視性も要求されぬため透明或いは不透明のガラス板材やアクリル樹脂板材等が使用される。・・・
【００１２】そして本発明太陽電池パネル材１の形成方法についての簡単な説明が図２に示されてなるもので，予め表面２の素材として所要の厚さで且所要の面積に切断されてなる透明ガラス板材若しくはアクリル樹脂板材と，該表面２の素材と厚さ及び面積が等しく且ガラス板材若しくはアクリル樹脂板材からなる裏面２Ａの素材を用意する。而して裏面２Ａの素材の外周縁２Ｂには，表面２の素材で閉着されることにより形成される内部の中間中空部２０に，太陽電池モジュール３が挾入され且該太陽電池モジュール３を挾着させながら表面２及び裏面２Ａとの素材とを一体的に積層接着させる透明接着層４が所要の厚さで形成されるようスペーサー兼シール材２Ｃが添着されてなるもので，該スペーサー兼シール材２Ｃの添着に際してはその適宜外周縁２Ｂの部位に，透明アクリル樹脂嫌気性接着剤４Ａを注入させる注入口２Ｄが形成させておく。・・・


【００１３】そして裏面２Ａのガラス板材若しくはアクリル樹脂板材の外周縁２Ｂに所要の幅及び厚さのスペーサー兼シール材２Ｃが添着されて形成される中間中空部２０内に挾入される太陽電池モジュール３は，図３に示す如く所要の素材を用いて所要の光起電力効果を創出するように形成された太陽電池セル３０の適宜数を所要の展開面積と展開形状にそれぞれの接続線３０Ｂを直列，並列若しくは直並列に接続して形成されるもので，本発明に使用する太陽電池セル３０としては薄肉扁平状に形成されるものであれば特段の制約はなく，単結晶シリコン，多結晶シリコン，アモルファスシリコン等のシリコン太陽電池を初めＩＩ－ＶＩ族化合物半導体太陽電池或いはＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体太陽電池等も利用できる。【００１４】更に本発明では太陽電池セル３０の形状と該太陽電池セル３０相互の接続如何で極めて多様な意匠模様を創出しえるもので，例えば円形状の太陽電池セル３０の３枚をユニットとして接続することにより図５に示す如き模様を現出せしむることが可能となり，屋根材や窓材に使用する場合の彩光や透視性が要請される場合には，太陽電池セル３０全体に略１乃至３ｍｍ程度の光線透過孔を均等に形成させたものを使用すれば良い。
・・・
【００１９】
【発明の効果】本発明は以上に述べたように，薄肉扁平で且脆弱な太陽電池セルを適宜数所要の展開面積及び展開形状に接続させた太陽電池モジュールを表面及び裏面の素材がガラス板材若しくはアクリル樹脂板材からなり，且少なくともその表面が透明ガラス板材若しくは透明アクリル樹脂板材からなる中間に透明アクリル樹脂嫌気性接着剤を用いて重合固化させてなる透明接着層により，その受光面が表面側となるよう挾着させ，而も表面及び裏面の素材と一体的に強固且密封状に積層接着されたものであるから，太陽電池セル若しくは太陽電池モジュールが損傷することなく強固且密封状に接着されるとともに，積層接着に伴い耐衝撃性や曲げ強力が著しく増大し而も優れた遮音性や断熱性が付与せしめられるとともに水分や湿度も浸入もなく，従って苛酷な屋外曝露の条件下はもとより衝撃や外力の付加される条件下においても十分に耐久使用でき，且光起電力効果も保持される。加えて本発明は建物や施設等の屋根材，窓材或いは外壁材として直接使用ができるため，付帯工事や構築物も不要となり設置コストが著しく削減化される。更に本発明では太陽電池セルに光線透過孔を設けることにより彩光や透視性が高まるとともに，太陽電池セルの形状及びその展開形状の組合せて多様な意匠模様を現出せしめられるばかりか，表面及び裏面の素材を湾曲形状とすることにより太陽光線の受光時間が長くなり電力生産が高められる等，極めて特長の多い太陽電池パネル材と言える。」(2)前記(1)の甲１の記載によると，甲１には，本件審決が認定したとおり，次の内容の甲１発明が記載されていると認められる。
「建物や施設等の屋根材，外壁材若しくは窓材として使用しえ，且該建物や施設の電力を補給することの可能な太陽電池パネル材であって，表面及び裏面がガラス板材で且少なくともその表面には透明ガラス板材が用いられるとともに，その中間には扁平で適宜形状の太陽電池セルの適宜数を所要の展開面積及び展開形状に接続してなる太陽電池モジュールを，その受光面が表面側となるように配したうえ，透明アクリル樹脂嫌気性接着剤により形成される透明接着層で全体が一体的に強固且密封状に積層接着されてなり，建物や施設の屋根材や窓材の如く彩光や透視性が要求される場合には，裏面２Ａに使用する素材は表面２の素材と同様の透明ガラス板材やアクリル樹脂板材が使用
され，
太陽電池セル３０の形状と該太陽電池セル３０相互の接続如何で極めて多様な意匠模様を創出しえるものであり，例えば円形状の太陽電池セル３０の３枚をユニットとして接続することにより模様を現出せしむることが可能となる，太陽電池パネル材。」
３対比
(1)ア本願発明における「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」という構成要件につき，その文言上，「を成し得る」という記載は，「天窓」，「縦窓」，「流体加熱」及び「野菜の栽培」のそれぞれに係るものと解される。また，「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培」という部分につき，「及び」又は「又は」などの４者の関係性を示す文言は存在しないから，一つの構成において「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培」の全てを「成し得る」ものを指すのか，そのどれかを「成し得る」各構成を総称しているのか，また，特定の事項を「成し得る」構成とは，特定の事項が可能である構成を指すのか，特定の事項を達成する具体的な手段を含む構成を指すのかは，必ずしも明確ではない。
イ本願明細書の記載を参酌すると，前記１のとおり，本願発明は，「ソーラーパネルを合理的にこれ以上ローコストにし，且つ同時に利用範囲を拡げられないので，マーケットが拡がるソーラーパネルを提供すること」（【０００５】）を目的とするものであり，「ウエハをそのまま光電変換ユニットとして使用する。つまり，図２に示すようにウエハ１をそのまま敷き詰めてそのままソーラーパネルとした。」（【０００６】）ことにより，「カットのコストが不要となり，またパネル面でソーラーパネル内の納期早め製造のコストダウンと利便性の向上を同時に行える。また，ウエハをカットしないので，その分，大きなコストダウンができる。この結果，透明な領域５が形成される。」（【０００６】）ものである。本願発明は，このような構成を採用することによって，「ソーラーパネルに照射した日光の一部９は透明領域５を突きぬけて，図３の９に示すようにソーラーパネルを突き抜ける。１は光電変換素子部分である。縦と天窓が図４に示すように縦窓に使用でき，発電と採光が同時にできる。また図５に示すように屋根に設ければ，図３に示すようにソーラーパネルの裏側でこの透過した日光を利用して温水化，野菜の栽培等を行うことができ，ソーラーパネル加工がローコストで製造でき，製造時間も短縮できる上，ソーラーパネルの有効利用を図ることができる。」（【０００７】）という効果が得られるものである。
このような本願明細書の記載を参酌すると，本願発明に係る請求項１の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」ことは，①ウエハ１をそのまま敷き詰めてそのままソーラーパネルとし，この結果，透明な領域５が形成されるようにしたこと，②上記①によって，ソーラーパネルに照射した日光の一部９は透明領域５を突き抜けて，ソーラーパネルを突き抜けるようになること，③このソーラーパネルを天窓や縦窓に用いることで発電と採光が同時にできるようになること，④このソーラーパネルを屋根として用いることで，流体加熱（温水化）や野菜の栽培が可能になることと理解することができる。したがって，本願発明は，ソーラーパネルの用途についての可能性を記載したものであって，その用途についての「手段」や「形態」を含まないものである。


そうすると，本願発明に係る請求項１の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」という部分は，「ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって，切断せずに組み合わされ，その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ」るとの一つの構成において，「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培」の全てを可能にするものを指すものと解される。
ウこの点，原告は，本願発明の「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」とは，「流体を加熱する手段」及び「野菜を栽培する手段」といったそれぞれを構成要素として備えることを前提として，各手段をそれぞれ実施可能であるといった意味であり，本願発明は，①ソーラーパネルを「天窓，縦窓」に用いて採光のために有効利用した発明，②ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して流体加熱を可能とする発明，③ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して野菜の栽培を可能とする発明の全てを包含するものであり，流体加熱や野菜の栽培に関する構成を含むものである旨主張する。
しかし，「天窓，縦窓」と「流体加熱，野菜の栽培」は，本願発明に係る請求項１において並列的に挙げられているのに，「流体加熱，野菜の栽培」についてのみ，「流体を加熱する手段」，「野菜を栽培する手段」をそれぞれ備えるものを意味すると解することは，文言解釈として，不自然である。前記イのとおり，上記の解釈は採用できない。
前記１のとおり，本願明細書には，実施例３として，ソーラーパネル４の下に水を循環させるための部分７が配置されたシステム（【０００９】，【図５】）や，実施例４として，地面１２に野菜１３が栽培され，この野菜面には，ソーラーパネル１の透明部５を通過した日光９が入射されるシステム（【００１０】，【００１１】，【図６】）が記載されているが，これらは，本願発明を実施するための具体例として示されたものであることは明らかであるから，本願発明は「流体を加熱する手段」，「野菜を栽培する手段」を構成要件として備えるものではない旨の前記イの認定を左右するものではない。
また，原告は，「流体加熱，野菜の栽培を成し得る」について，本願明細書を参酌して「ソーラーパネルを屋根に使用する」ことまで解釈を拡げるのは適切ではない旨主張するが，前記イのとおり，本願発明に係る請求項１の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」という部分は，「ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって，切断せずに組み合わされ，その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ」るとの一つの構成において，「天窓，縦窓，流体加熱，野菜栽培」の全てを可能にするものを指すと解されるのであるから，そのようなものであれば，屋根に使用するものも含まれると解され，原告の上記主張は理由がない。
(2)そうすると，本願発明と甲   1発明の対比は，次のとおりとなる。ア甲１発明の「太陽電池パネル材であって，」「扁平で適宜形状の太陽電池セルの適宜数を所要の展開面積及び展開形状に接続してなる太陽電池モジュール」について，「例えば円形状の太陽電池セル３０の３枚をユニットとして接続」したものは，本願発明の「ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって，切断せずに組み合わされ」ているものと，「ソーラーパネルを構成するセル素子が円形の状態であって，組み合わされ」ている点で共通している。イ甲１発明は，「表面及び裏面がガラス板材で且少なくともその表面には透明ガラス板材が用いられ」，「建物や施設の屋根材や窓材の如く彩光や透視性が要求される場合には，裏面２Ａに使用する素材は表面２の素材と同様の透明ガラス板材やアクリル樹脂板材が使用され」るものであるから，「例えば円形状の太陽電池セル３０の３枚をユニットとして接続することにより模様を現出せし」めた場合において，太陽電池パネル材の太陽電池セル３０が設けられた部分以外の部分（空白部分）は，光を透過させるものである。
また，甲１発明は，「建物や施設等の屋根材，外壁材若しくは窓材として使用しえ」る，すなわち屋外にて建物や施設の一部として使用し得るものであるところ，上記のとおり，光を透過させるものであるから，「日光を透過させ」ることができる。そうすると，甲１発明の，「表面及び裏面がガラス板材で且少なくともその表面には透明ガラス板材が用いられ」，「建物や施設の屋根材や窓材の如く彩光や透視性が要求される場合には，裏面２Ａに使用する素材は表面２の素材と同様の透明ガラス板材やアクリル樹脂板材が使用され」，「例えば円形状の太陽電池セル３０の３枚をユニットとして接続することにより模様を現出せし」めたことは，本願発明の「その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ」ることに相当するとともに，窓材や屋根材として使用し得るものであるから，本願発明の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得ること」が前記(1)イのとおり解されることを踏まえると，これに相当するものといえる。
ウ甲１発明の「太陽電池パネル材」は，「建物や施設等の屋根材，外壁材若しくは窓材として使用しえ，且該建物や施設の電力を補給することの可能な」もの，すなわち，太陽光発電のシステムを構成するものであるから，本願発明の「ソーラーシステム」に相当する。
エそうすると，本願発明と甲１発明とは，本件審決が認定したとおり，以下の一致点及び相違点を有する。
＜一致点＞
ソーラーパネルを構成するセル素子が円形の状態であって，組み合わされ，その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。
＜相違点＞
本願発明においては，「ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって，切断せずに組み合わされ」たものであるのに対して，甲１発明においては，「ソーラーパネルを構成するセル素子が円形の状態であって，組み合わされ」たものであるものの，セル素子の「円形」が「ウエハのまま」にかかる「状態であ」るとともに，それらを「切断せずに組み合わされ」た構成までは備えない点。
４相違点の判断
(1)ア甲２（特開２００１－１４８５００号公報）には，「太陽電池モジュール」に関し，次の記載がある。
「【００４４】（第二の実施の形態）本発明の第二の実施の形態に係る太陽電池モジュールの概略平面図を図７に示す。
・・・


【００４６】・・・太陽電池セル用の基板として単結晶Ｓｉ等の結晶系の半導体基板を用いる場合，斯かる結晶系の半導体基板は略円形状の半導体ウエハーとして供給される。そして従来は，斯かる略円形の形状を有するウエハーから略正方形状の基板が切出されて太陽電池用の基板として使用されており，切落とされた部分は無駄になっていた。例えば，従来直径約１４ｃｍの略円形のウエハーから一片約１０．４ｃｍの略正方形状の基板が切出されて太陽電池セルとして使用されていたが，この場合元々のウエハーの約７０％しか太陽電池セルとして使用されず，残りの３０％もの部分が無駄になっていた。
【００４７】そこで，本実施形態にあっては略円形状の半導体ウエハーをそのまま基板として用いて作製された略円形状の太陽電池セルを用いている。従って，本実施形態に係る太陽電池モジュールによれば，従来切落とすことによって無駄になっていた半導体ウエハーも有効に利用することが可能となるので，さらに低コストで且つ出力特性の優れた太陽電池モジュールを提供することができる。」イ甲３（特開２００９－７６６０７号公報）には，「太陽電池モジュール」に関し，次の記載がある。
「【００４７】・・・図１２に示す他の例の太陽電池モジュール１Ｃのように，太陽電池パネルとして，円形の太陽電池セル２０Ａを縦横にマトリクス状に配置し，これら太陽電池セル２０Ａ間に形成される略十字型の隙間２１Ａに発光体３０が配置されるような構成としてもよい。太陽電池セル２０Ａを円形とすることで，太陽電池セル２０Ａの作製上，材料のインゴットからの切り出しに際して材料ロスを大幅に少なくすることができ，また，マトリクス状に配置したとき発光体３０を配置させる隙間２１Ａも良好に形成することができる。なお，太陽電池セルは，このような円形や四角形の四隅を切り欠いた形状のものに限らず，その他の種々の形状としてもよい。」
(2)以上の(1)ア，イから明らかなように，太陽電池モジュールを構成するに際して，略円形状の半導体ウエハを切断せずにそのまま用いた太陽電池セルを用いることで，材料ロスを少なくし，低コストのものとすることは，本願出願前において周知の技術であると認められる。
太陽電池パネルにおいて低コスト化を図ることは，一般的な課題といえるのであって，甲１発明に係る「太陽電池パネル材」においても，低コストのものとすることは，当然に要求されるものであるところ，甲１発明の「円形状の太陽電池セル３０」を得るにあたり，同じ形状を持つ太陽電池セルである，略円形状の半導体ウエハを切断せずにそのまま用いた上記周知技術の太陽電池セルを採用することは，当業者が容易に想到し得ることである。
したがって，本願発明は，甲１発明及び上記周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件審決の判断は，誤りがないから，原告の主張する取消事由には理由がない。
５原告の主張について
原告は，①本願発明は，ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して流体加熱を可能とする発明は，本質的には，流体加熱を可能とすることであり，ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して野菜の栽培を可能とする発明は，本質的には，野菜の栽培を可能とすることであるから，ウエハ間の空白部分から日光を透過させる構成を備える本願発明と甲１発明とは，上記構成において異なる，②屋根に用いた太陽光パネルにより発電する構成と，屋根に用いた温水パネルにより流水を加熱する構成とを一体化するシステム構成を，周知技術と判断することには無理があるから，上記システム構成が周知技術であることを理由に，当該事項が甲１に記載されているに等しい事項であるとすることは誤りである，③甲１において，農業施設の屋根に太陽電池パネル材を用いることは示唆されているとしても，ウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「野菜の栽培」を可能とすることまで示唆されているとはいえない旨主張する。
しかし，本願発明の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」の解釈は，前記３(1)イのとおりであるところ，甲１発明においても太陽電池パネル材を流体加熱や野菜の栽培の用途に用いることが可能であるから，この点において本願発明と相違していない。
なお，乙１（特開２０１３－２７０９号公報）には，光透過性を有するソーラー発電パネルとソーラー温水パネルを組み合わせたソーラーシステムが，乙２（特開２００４－１７６９８２号公報）には，太陽電池パネルの裏面側に通水管を備えた太陽電池組込み集熱ハイブリッドモジュールが，それぞれ開示されているから，当業者は，甲１から，甲１発明に係る太陽電池パネル材を使用した建物において，流水加熱も行い得ることを認識することができ，このことは，甲１発明が，太陽電池パネル材を流体加熱に用いることが可能である点において，本願発明と相違していないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。
また，甲１には，農業用施設についての記載（【００１０】）がある上，乙３（国際公開第２０１２／１２８２４４号公報），乙４（国際公開第２０１２／０４３３８１号公報）及び乙５（特開２０１２－２１６６０９号公報）には，それぞれ，屋根に太陽光を施設内に導入し得る太陽電池パネルを設けた施設内で，植物を栽培することが記載されているから，これらのことは，甲１発明が，太陽電池パネル材を野菜の栽培に用いることが可能である点において，本願発明と相違していないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
第６結論
以上の次第で，原告の主張する取消事由には理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森   義之
裁判官
森岡礼子
裁判官
古庄   研


平成２８年１２月２１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１０１３２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月３０日
判     決
原告     テバユーケー    リミテッド
原告     テバファーマシューティカルズ
ヨーロッパベスローテン
ベンノートシャップ
上記両名訴訟代理人弁理士徳        岡    修    二
竹    内    公      孝
北    東    慎      吾
被告     特許庁   長官
同指定   代理人      正    田              毅
斉    藤      孝      恵
橘              崇      生
冨    澤      武      志
主        文
１特許庁が不服２０１５－１５４７０号事件について平成２８年１月２０日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告らは，平成２６年４月７日（域内市場における調和のための官庁（商標及び意匠）への出願に基づくパリ条約による優先権主張：平成２５年１０月８日），以下の意匠（以下「本願意匠」という。）の登録出願（意願２０１４－７５８１号）をした（甲２）。
ア意匠に係る物品：吸入器
イ本願意匠の態様：別紙第１のとおり
原告らは，平成２７年５月１８日付けで拒絶査定を受けたため，これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は，これを，不服２０１５－１５４７０号事件として審理し，平成２８年１月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同年２月３日，その謄本が原告らに送達された。なお，出訴期間として９０日が附加された。原告らは，平成２８年５月３０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本願意匠は，本願出願前に特開２００７－２８９７１６号公報に掲載された図１，図２及び図９によって表された「薬剤吸入器」の意匠（甲１。以下「引用意匠」という。別紙第２参照）に類似する意匠であるから，意匠法３条１項３号に該当し，同項柱書の規定により，意匠登録を受けることができない，というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は，おおむね，以下のとおりである。
共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし，横幅，奥行き及び高さの比率を約１対１対３とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と，その下端部に本体部の長さの約３分の１の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ，全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり，本体部の下端部から前面に向かってやや扁平筒状のマウスピース部が配設されたものである。
イ各部の具体的構成態様における共通点
本体部は，正面及び背面を平面視凸弧状面とし，左右両側面を平坦面とする柱形状のものであって，正面は背面の長さの約５分の３の長さとし，その下端寄り（本体部正面全長の約５分の１）は正面斜め下方に向かって側面視凹弧状に少し曲がって形成されている。上端面はその中央部分を左右両端にわたり左右両側面の平坦面と同幅帯状の正面視凸弧状面とし，上端面の正面側及び背面側の部分はそれぞれの端縁に向けて凸弧状面に形成されている。底面は背面の全長の約６分の１の長さとし，背面から正面やや斜め下方に向けて屈曲して形成されたものである。本体部長手方向における中間部の全周にわたり一条の線が表れ，その下方背面に設けた略横長長方形の領域内の左側に隅丸四角形の窓部を備えたものである。マウスピース部は，上面及び底面を凸弧状面，左右両側面を平坦面とする断面略紡錘形のやや扁平筒状に形成され，本体部の底面端部と正面下端部とを結ぶ側面視略傾斜面に配設され，正面やや斜め下方に向かって本体部の奥行きの約２分の１の長さで突出したものである。
マウスピース部の上方に平面視略弓形板状の突出片が形成されたものである。マウスピースカバー部は，本体底面の端部に側面視略半円形状に突出しているヒンジ部を介して接続されており，全体が少し先細りしたカップ型とし，周側面については正面及び背面（ヒンジ部を除く）を本体部の正面及び背面と同様の凸弧状面，左右両側面を本体部の左右両側面と同様の平坦面としたものであり，また，正面の底部寄りに左右方向にわたる帯状凹部が形成されたものである。
相違点
アマウスピースカバー部について，本願意匠は，透明で着色されたものであるのに対して，引用意匠は，不透明で着色されていないものである。イマウスピース部について，本願意匠は，その端部に，中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成された端壁を設けたものであるのに対して，引用意匠は，その端部に端壁がなく，単に筒状のまま大きく開口したものである。
３取消事由
本願意匠が意匠法３条１項３号に該当するとした判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告らの主張〕
共通点に関する評価
使用者が本体部を持って，本体部から突出するマウスピース部をくわえて薬剤を吸引するタイプの吸入器は，この種の吸入器の分野において，従来から見られる態様である（甲４）。
一方，使用者は，喘息などの発作時や毎日１～２回吸引を行う際，マウスピースカバー部を開けて，マウスピース部をくわえて使用するため，マウスピース部の形態によって，全体の印象が大きく左右される。すなわち，本体部を持って，本体部からマウスピース部をくわえて薬剤を吸引するタイプの吸入器に係る分野では，マウスピース部の構成態様は，使用者がくわえる部分であることから，非常に目立つ部分であり，需要者の注目を惹く意匠の要部ということができる。したがって，吸入器に係る意匠において，本体部，マウスピース部及びマウスピースカバー部の態様はありふれており，それらの共通点のみをもって，両意匠の類否判断に及ぼす影響が極めて大きいということはできない。
相違点に関する評価


マウスピース部は，確かに全体から見れば部分的ではあるが，吸入器を使用する際，マウスピースカバー部を開けて使用するため，非常に目立つ部分であり，マウスピース部の形態によっても，全体の印象が大きく左右される。また，マウスピース部は，吸入器の薬剤を吸引する使用者がくわえる部分であるので，特に需要者に注視される部分である。すなわち，マウスピース部の構成態様は，吸入器に係る分野では，非常に目立つ部分であり，需要者の注目を惹く意匠の要部ということができる。
そして，本願意匠のマウスピース部に端壁，薬剤出口孔（円形孔）及び４つの側管口（小円形孔）を設けた態様は，当該孔によって，本体部に貯蔵された薬剤を，十分に速い速度で直線的に使用者に送ることで，十分な量の薬剤を吸引でき，さらに，４つの側管口（小円形孔）によって気流を補助することで吸引式特有の流量の変動を防止するという優れた機能を奏する。そのため，本願意匠はマウスピース部の端部における付加的な態様であるが，当該態様は，非常に優れた機能を奏するため，需要者に強烈な機能美を奏するものであり，両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいといえる。
このように，本願意匠のマウスピース部に端壁，薬剤出口孔（円形孔）及び４つの側管口（小円形孔）を設けた態様は，需要者に強い機能美としての印象を与えるのに対し，引用意匠のマウスピース部の端部が単に開口している態様は，従来から見られる態様であって，需要者に弱い印象を与えるものといえ，マウスピース部の端部における上記相違は，両意匠から受ける印象を異にし，類否判断に及ぼす影響を決定付けるということができる。
さらに，マウスピース部をくわえたりする過程において，マウスピースカバー部を開閉するから，マウスピースカバー部が本体部と異なる色に着色されている点は，非常に目立つ部分であり，需要者の注目を惹く要部であり，両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいといえる。
小括
以上のとおり，本願意匠のマウスピース部の端部及びマウスピースカバー部における態様は，需要者に強烈な機能美を与えるものであって，需要者の注目を惹く意匠の要部と認定されるべきであり，本願意匠と引用意匠は，全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから，類似しない。したがって，本願意匠は，意匠法３条１項３号の意匠に該当しない。
〔被告の主張〕
共通点に関する評価
ア吸入器の物品分野における需要者は，吸入器の構造や構造によってもたらされる機能に関する専門的知識を必ずしも備えていない需要者である。イそして，このような需要者が，自己が求めている商品であるのか，その他の商品であるのかの判断を行う場合，商品の細部を認識するのではなく，まず，商品の外観（物品の全体形態）を観察し，これによる認識，選択に基づいて当該判断を行うと考えられる。そうすると，吸入器においては，物品全体の形態が一番重要な意匠的要部というべきである。
また，本願意匠と引用意匠の共通点を備える形態は，吸入器の分野においてありふれたものではないから，吸入器としての全体の印象を大きく左右するものであって，他の意匠との類否判断において，需要者の注目を惹く一番重要な意匠的要部といえるものである。なお，原告らは，本体部を持って，本体部からマウスピース部をくわえて薬剤を吸引するタイプの様々な吸入器が一般的に使用されている事情が認められると主張するが，本願意匠と引用意匠の共通点を全て満たした意匠の存在は認められない。
ウ一方，マウスピース部の構成態様は，使用者は主に使用時に限って注目するものであるから，仮に意匠的要部といえるとしても，それは限定的なものにとどまる。
エなお，マウスピースカバー部は，本体とヒンジを介して一体化させ，回動して開けるようにしたものであって，カバーを落としたり，なくしたりすることがないようにしていること，正面にある底部寄りの左右方向に大きな帯状凹部を設け，開ける際に便利であることを使用者に示唆する形態としていることなど，機能性から生じた形態も，両意匠の特徴の一つとみることができ，この特徴点も両意匠において共通している。
オこのように，本願意匠と引用意匠の共通点は，物品全体の形態に関わる点であるから，一番重要な意匠的要部といえ，かつ，吸入器の分野においてありふれた形態ではない事情に照らせば，これらの共通点が，両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。
相違点に関する評価
ア本願意匠の吸入器が，マウスピース部の端部の態様により，十分な量の薬剤を吸引でき，さらに吸引式特有の流量の変動を防止するという優れた機能を奏するとしても，需要者が吸入器を見る場合，物品全体の形態から認識するものであって，閉じられているマウスピースカバー部に覆われたマウスピース部の端部の態様は，主に使用時に限って注目するものである。また，マウスピースカバー部が透明であるため，マウスピース部の端部が透けて見えるものであるとしても，需要者は，物品全体の外観を目にするものであり，まず，物品の外形状を認識すると考えられ，購入時などカバー部が閉じられた状態では，透けて見えるにすぎないマウスピース部の端部部分の態様は，需要者に強い印象を与えるものとはいえない。は小さい。
イまた，マウスピース部の端壁の有無が，薬剤の流入効果に関わる技術的要部と認められるとしても，吸入器の需要者の立場で物品を全体的に観察して，類否を判断する際には，全体から見れば一部分と認められるマウスピース部の，さらにその先端部分のみの相違であって，全体からすると僅かな範囲のものであるから，当該相違が両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的なものといえる。また，マウスピース部に端壁を設け薬剤出口孔，あるいは薬剤出口孔及び側管口を形成した態様は，本願出願前に知られている態様であるから（乙１～３），本願意匠のみの特徴ある態様とはいえず，この点からも相違点として大きく評価することはできない。
ウ一般的に商品として実施する場合，同一形状の物品に，異なる色彩を施したり，物品の一部分に異なる色彩を施したりするなど，いわゆるカラーバリエーションを展開することは，ごく普通に行われることから，本願意匠に係る吸入器の分野において，マウスピースカバー部などの一部品を本体部と異なる色彩にすることも，ごく普通に行われることといえる。そして，マウスピースカバー部を本体部と異なる色彩あるいは暗調子とした吸入器の意匠は本願前から存在する（乙４，５）。したがって，マウスピースカバー部が本体部と異なる色彩に着色されていたとしても，ごく普通にある，単なるカラーバリエーションの１つであると需要者は認識するから，本願意匠において，マウスピースカバー部が本体部と異なる色彩に着色されている点が非常に目立つ部分であったとしても，両意匠の特徴ある全体形状を表している共通点が醸し出す強い共通感を覆すほどのものではない。
小括
以上のとおり，本願意匠は，引用意匠と対比して，物品全体の形態が需要者に強い印象を与えるものであり，マウスピース部の端部における形状及びマウスピースカバー部における色彩を考慮してもなお，需要者に異なる美感を起こさせるものではないから，本願意匠は，引用意匠に類似する。したがって，本願意匠は，意匠法３条１項３号に該当する。


第４当裁判所の判断
１類否判断の前提となる事実
意匠に係る物品について，本願意匠が「吸入器」であり，引用意匠が「薬剤吸入器」であって，いずれも使用者が本体部を持って，マウスピース部から薬剤を吸引するためのものであるから，それぞれ意匠に係る物品を共通にしていることは当事者間に争いがない。
２本願意匠と引用意匠の類否
両意匠に係る物品の需要者について
ア意匠に係る物品は，本願意匠が「吸入器」，引用意匠が「薬剤吸入器」であり，いずれも使用者が本体部を持って，マウスピース部から薬剤を吸引するための吸入器に関するものである。したがって，その需要者は，当該薬剤を吸引する必要のある患者及び医療関係者であり，この点について当事者間に争いがない。イそして，需要者である患者は，薬剤を必要とする際に吸入器を使用するものであって，その使用方法は，本体部を持って，マウスピース部を口にくわえて，薬剤を吸引するというものである。したがって，患者は，両意匠に係る物品を，このような使用状況に応じて観察するものということができる。また，需要者である医療関係者は，患者が薬剤を適切に吸引できるよう，薬剤の性質に応じた吸引の機能を有しているか否か，患者の症状や属性に応じた使用が可能か否かという観点から，両意匠に係る物品を観察し，選択するものということができる。
ウ需要者である患者及び医療関係者は，以上のとおり，吸入器を観察，選択することからすれば，持ちやすさや使いやすさという観点からは，吸入器全体の基本的構成態様が需要者の注意を惹く部分であるとともに，薬剤の吸引という吸入器の機能の観点からは，患者が薬剤を吸引するマウスピース部の端部の形態が最も強く需要者の注意を惹く部分であるということができる。
そこで，これらを前提に，両意匠が需要者である患者及び医療関係者の視覚を通じて起こさせる美感が類似するか否かについて，以下，検討する。
基本的構成態様について
ア本願意匠の基本的構成態様
本願意匠は，本体部，マウスピース部及びマウスピースカバー部からなる。横幅，奥行き及び高さの比率を約１対１対３とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と，その下端部に本体部の長さの約３分の１の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ，全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり，本体部の下端部から前面に向かってやや扁平筒状のマウスピース部が配設されたものである。上記の点は，引用意匠と共通す
なお，本願意匠の図面は，マウスピースカ
バー部が閉じた状態のものである。
イ意匠に係る物品は，使用者が本体部を持って，マウスピース部から薬剤を吸引するためのものであるから，使用者が片手で持って，薬剤の吸引を容易にできるよう，その全体の大きさ，形状や，マウスピース部を本体部から独立させるなどの基本的な構成は，必然的に限定される。本体部とマウスピースカバー部とをヒンジ部を介して開閉可能に設けることも，使用者が片手で使用できるよう持ちやすい形態にする必要から限定される本体部とマウスピースカバー部との接続形態の一態様にとどまるものである。
さらに，使用者が本体部を持って，マウスピース部から薬剤を吸引する吸入器の基本的構成態様について，証拠（甲４）によれば，①本体部のおおまかな形状が，横幅及び奥行きが同程度であり，高さがそれらよりも長い柱形状であって，②本体部の下端部に，本体部の長さの約３分の１の長さのマウスピースカバー部があって，③全体の形状が側面視略倒立「へ」の字形状であって，④本体部の下端部から前面に向かって，やや扁平筒状のマウスピース部が配設された吸入器が，ありふれたものとして存在することが認められる。なお，証拠（甲４）によれば，使用者が本体部を持って，マウスピース部から薬剤を吸引するための吸入器において，全体が，両意匠のように「へ」の字形状になっているもののほか，柱状になっているもの，円盤状になっているものがそれぞれ存在することは認められるものの，「へ」の字形状になっているものが多数認められることからすれば，全体が柱状や円盤状になっている吸入器があることをもって，「へ」の字形状となっている吸入器が，特徴的な形状を有するものということはできない。
ウそうすると，本願意匠の基本的構成態様は，需要者である患者及び医療関係者の注意を強く惹くものとはいえない。
具体的構成態様について
ア本願意匠の具体的構成態様
本願意匠の本体部は，正面及び背面を平面視凸弧状面とし，左右両側面を平坦面とする柱形状のものであって，正面は背面の長さの約５分の３の長さとし，その下端寄り（本体部正面全長の約５分の１）は正面斜め下方に向かって側面視凹弧状に少し曲がって形成されている。上端面はその中央部分を左右両端にわたり左右両側面の平坦面と同幅帯状の正面視凸弧状面とし，上端面の正面側及び背面側の部分はそれぞれの端縁に向けて凸弧状面に形成されている。底面は背面の全長の約６分の１の長さとし，背面から正面やや斜め下方に向けて屈曲して形成されている。本体部長手方向における中間部の全周にわたり一条の線が表れ，その下方背面に設けた略横長長方形の領域内の左側に隅丸四角形の窓部を備えている。本願意匠のマウスピース部は，その上方に平面視略弓形板状の突出片が形成され，上面及び底面を凸弧状面，左右両側面を平坦面とする断面略紡錘形のやや扁平筒状に形成され，本体部の底面端部と正面下端部とを結ぶ側面視略傾斜面に配設され，正面やや斜め下方に向かって本体部の奥行きの約２分の１の長さで突出している。マウスピース部の端部に，中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成された端壁が設けられている。
本願意匠のマウスピースカバー部は，透明で着色されたものであり，本体底面の端部に側面視略半円形状に突出しているヒンジ部を介して接続されており，全体が少し先細りしたカップ型とし，周側面については正面及び背面（ヒンジ部を除く）を本体部の正面及び背面と同様の凸弧状面，左右両側面を本体部の左右両側面と同様の平坦面としたものであり，また，正面の底部寄りに左右方向にわたる帯状凹部が形成されたものである。
以上の点は，マウスピース部の端部の中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成された端壁が設けられていること及びマウスピースカバー部が透明で着色されたものであることを除き，引用意匠と共通する通点イ）。
イ本願意匠のマウスピース部の端部について


前記アのとおり，本願意匠のマウスピース部の端部には，端壁が設けられ，その中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成されている。しかも，本願意匠のマウスピースカバー部は，着色されているから，マウスピース部に注意が向けられるものであって，さらに透明であることから，マウスピースカバーを開けたときも閉めたときも，その円形孔及び周囲の小円形孔を観察することができる。そして，その円形孔及び周囲の小円形孔は，本体部に貯蔵された薬剤を患者に噴出させる速度，方向，流量等に影響を与えるのであるから，この点は，特に機能を重視する医療関係者に対し，強い印象を与えるものということができ，患者についても同様である。
これに対し，引用意匠のマウスピース部の端部は，端壁がなく，単に筒状のまま大きく開口したものであり，マウスピースカバー部は，不透明であるところ，マウスピース部の端部に端壁がなく，単に筒状のまま大きく開口した態様の吸入器は，従来から見られたものであり（甲４），ありふれたものである。なお，証拠（乙１～３）によれば，使用者が本体部を持って，マウスピース部から薬剤を吸引するための吸入器において，マウスピース部に端壁を設け，薬剤出口孔等を形成した態様のものが，特許公報に記載されていることは認められる。もっとも，当該吸入器の全体の形態は，本願意匠のように「へ」の字形状になっている吸入器の全体の形態とは大きく相違するし，中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成されたものは見当たらないから，それぞれのマウスピース部の端部の形状が有する印象は，本願意匠に係るそれとは相違するものである。したがって，前記特許公報の記載をもって，本願意匠に係る形態を有する吸入器において，マウスピース部に端壁を設け，本願意匠のような薬剤出口孔等を形成したものがありふれていたということはできず，マウスピース部の端部が需要者の注意を惹く部分でないということはできない。
以上によれば，本願意匠のマウスピース部の端部に端壁が設けられ，その中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成されている点は，マウスピースカバー部が透明で着色されていることと相まって，最も強く需要者の注意を惹く部分であり，本願意匠におけるこの点は，需要者である患者及び医療関係者の視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与えるというのが相当である。
ウその余の具体的構成態様について
一方，本願意匠の具体的構成態様のうち，マウスピース部の形状が断面略紡錘形であって，その奥行きが本体部の奥行きの約２分の１の長さであり，マウスピースカバー部の形状が全体的に少し先細りしたカップ型であり，これらに本体部を含めた形状が，左右両側面については平坦面，それ以外の面については，本体部の上端面を除き，凸弧状面又は凹弧状面であって丸みを帯びるという形態は，吸入器において従来から見られたものである（甲４）。また，本願意匠において，マウスピース部の上方に突出片を備え，マウスピースカバー部の正面の底部寄りに左右方向にわたる帯状凹部を形成する形態は，吸入器に配設されたマウスピース部の機能上要請されるものであるから，その形態は限定されるものであるし，意匠全体に占める割合も小さなものである。さらに，本願意匠において，本体部の上端面を凸弧状面とし，本体部の中間部の全周にわたり一条の線を表し，その下方背面に窓部等を備えるという形態は，吸入器の本体部の上端面，中間部，下方背面にそれぞれ離れて位置しており，一体的に観察されるものではなく，その形態をみても，意匠的まとまりを形成するものではない。
したがって，本願意匠の具体的構成態様のうち，以上に掲げた各形態は，需要者である患者及び医療関係者の注意を惹く部分であるということはできず，引用意匠と類似するその余の具体的構成態様についても，同様である。
両意匠の類否
以上のとおり，両意匠に係る物品の性質，用途及び使用態様並びに公知意匠との関係を総合すれば，本願意匠と引用意匠は，基本的構成態様において共通するものの，その態様は，ありふれたものであり，需要者の注意を強く惹くものとはいえない。また，具体的構成態様における共通点も，需要者の注意を強く惹くものとはいえない。これに対し，マウスピース部の端部の形態の相違は，需要者である患者及び医療関係者らの注意を強く惹き，視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与えるものである。
したがって，本願意匠と引用意匠の相違点のうち，マウスピース部の端部について，本願意匠は，その中央に円形孔及びその周囲に４つの小円形孔が形成された端壁を設けたものであるのに対して，引用意匠は，端壁がなく，単に筒状のまま大きく開口した点は，マウスピースカバー部が透明で着色されていることと相まって，需要者である患者や医療関係者の注意を強く惹くものと認められ，異なる美感を起こさせるものであり，それ以外の共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきである。
よって，本願意匠は，引用意匠に類似するということはできない。
３被告の主張について
被告は，使用者は主に使用時に限ってマウスピース部の構成態様に注目し，購入時などマウスピースカバー部が閉じられた状態では，透けて見えるにすぎないマウスピース部の端部の態様は，需要者に強い印象を与えるものとはいえない，マウスピース部の端壁の有無は全体から一部分と認められるマウスピース部の，さらにその先端部分のみの相違であって，全体からすると僅かな範囲のものである，マウスピースカバー部の着色はごく普通に行われるものである，などとして，マウスピースの端部の相違点が，両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的であると主張する。しかし，マウスピース部の端部は，需要者である患者が吸引器を使用する際に観察するものであるし，医療関係者も，処方する薬剤を前提に機能を重視して観察するものであるから，かかる部分が全体と比較して僅かな範囲のものであるとしても，マウスピース部の端部の相違点が類否判断に及ぼす影響を限定的であるということはできない。また，マウスピースカバー部の着色が従来から見られたものであって，それ自体がありふれたものであったとしても，本願意匠においては，透明で着色されたマウスピースカバー部の存在によって，マウスピース部の端部の形態により注意が向けられ，引用意匠に類似しないとの評価につながるものである。被告の前記主張は採用できない。
４結論
以上によれば，本願意匠は，引用意匠と類似するとはいえず，意匠法３条１項３号に該当しないから，本件審決の判断は誤りであり，原告ら主張の取消事由は理由がある。
よって，原告らの請求を認容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      髙      部    眞規    子裁判官      柵    木    澄    子
裁判官      片    瀬        亮


平成２９年７月２６日判決言渡
平成２９年（行コ）第４６号法人税更正処分取消請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２５年（行ウ）第４１４号）
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２青森税務署長が平成２３年５月２４日付けで控訴人に対してした平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち，所得金額マイナス１１億８２９４万６７８５円を超える部分及び翌期に繰り越す欠損金額１１億８２９４万６７８５円を下回る部分を取り消す。第２事案の概要（略語は，原判決の例による。）
１本件は，控訴人が，控訴人の子会社であるＡ株式会社に対して有していた貸付金等債権３億５１５５万３２９４円（ただし，正確な合計額は３億５２０１万７７２０円）につき，Ａが仙台地方裁判所に対して申し立てた特別清算手続において，同裁判所の許可を得て，平成２２年３月１日，前記債権を放棄する旨の契約を締結し，株式会社Ｂ（Ｂ，Ａと併せて本件子会社２社）に対して有していた短期貸付金債権６億４２７７万７９２６円（前記貸付金債権と併せて，本件貸付金等債権）について，Ａが青森地方裁判所に対して申し立てた特別清算手続において，同裁判所の許可を得て，同年３月３日，前記債権を放棄する旨の契約を締結し，前記各債権の放棄をし（本件債権放棄），放棄されたＡに対する３億５２０１万７７２０円及びＢに対する６億４２７７万７９２６円の各債権の合計額９億９４７９万５６４６円（本件債権放棄額）を「その他の特別損」勘定として損金の額に算入し，平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度（本件事業年度）に係る法人税の確定申告をしたところ，青森税務署長（処分行政庁）から，本件債権放棄額は本件子会社２社に対する法人税法（平成２２年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）３７条の寄附金の額に該当するとして，法人税の更正処分（本件処分）を受けたため，被控訴人に対し，本件処分のうち，控訴人主張の所得金額マイナス１１億８２９４万６７８５円を超える部分及び控訴人主張の繰越欠損金額マイナス１１億８２９４万６７８５円を下回る部分の取消しを求める事案である。２原審は，(1)本件債権放棄は個別和解によって行われたものであって，裁判所の特別清算協定認可の決定を経たものではないから，基本通達９－６－１(2)の適用の前提を欠いており，これに準じて損金算入することもできない，(2)基本通達９－６－１(4)が個別和解による債権放棄に適用がないということはできないが，本件債権放棄に係る債権の全額が回収不能であったとは認められず，基本通達９－６－１(4)の適用を受けない，(3)基本通達９－４－１は，経営権を事実上移譲しているか否かを問わず適用対象となるが，本件子会社２社は，本件債権放棄当時倒産の危機に瀕しておらず，本件債権放棄は，Ｃ銀行からの要請を受けたものではなく，平成２１年５月２６日付け本件計画書上も明記されていないなど，控訴人における財務及び収益の改善計画において必要不可欠とはいえないから，基本通達９－４－１所定の基準又はこれに準じて法人税法３７条１項所定の寄付金に該当しないとして損金算入することはできない，(4)基本通達９－４－２は，業績不振の子会社等の倒産防止のためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものであるなど，その債権放棄等について相当な理由があると認められるときに寄付金の額に該当しないと定めており，本件のように本件子会社２社が解散した後に行われた本件債権放棄については適用がないとして，控訴人の請求を棄却した。
３これに対し，控訴人は，原判決を不服として控訴した。４関係法令の定め等，前提事実，税額等に関する当事者の主張，争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は，次のとおり付加訂正し，後記５のとおり，当審における当事者の補足的主張を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」１から５まで（原判決２頁１５行目から３８頁１９行目まで，別紙２及び別表１ないし３を含む。）に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決６頁６行目ないし７行目の「争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実」を「証拠によって認定した事実は，各項末尾かっこ内に認定に供した証拠を摘示し，その記載のない事実は，当事者間に争いがない。」と改める。
(2)原判決６頁１９行目ないし２０行目の「乙３，４，」を「乙３ないし５，２１及び」と改める。
(3)原判決１１頁２１行目の「乙１３」の次に，「，同裁判所平成２１年(ヒ)第７号」を加える。
(4)原判決１２頁１行目の「乙１９」の次に「，同裁判所平成２１年(ヒ)第１０００５号」を加える。
(5)原判決１３頁１５行目から１６行目の「本件処分の一部について」を「本件処分のうち，平成２１年度分の法人税額等の更正通知書更正の理由４－(1)寄付金の損金不算入額の一部である本件事業譲渡に係る９億９４７９万５６４６円について取消しを求める」と改める。
５当審における当事者の補足的主張
(1)控訴人の主張
ア争点(1)（本件債権放棄額が貸倒損失の額に該当するか否か）について(ア)基本通達９－６－１(4)（回収不能の債権の免除に係る貸倒損失）
について
ａ本件子会社２社の資産状況や支払能力等について原判決は，Ｂの売上高が増加し，売上総利益も堅調に推移していること等の事実を挙げて，このような債務者側である本件子会社２社の資産状況や支払能力等の事情に照らし，直ちに本件債権放棄に係る全額が回収不能であったとはいい難いと判断している。
しかし，原判決は，回収可能性ないし借入金の支払余力において着目すべき会計費目を取り違えている。


すなわち，原判決は，売上高及び売上総利益並びに預金額を捉えて，本件子会社２社の資産状況や支払能力等を判定するが，売上総利益全額を金融機関等の債権者の支払に充てることはできないのであり，少なくとも人件費等販売費及び一般管理費を控除すべきである。また，Ｂについては，平成１８年度以降売上高総利益率が改善する一方で，製造原価から販売費及び一般管理費に一部の費用が移行したため，売上高販売管理費率が上昇しているのであり（甲４３の１３８頁），Ｂについて，売上総利益に基づき返済能力を判定することが合理的でないことは一層明らかである。Ａについても，最終損益がマイナスになっており，販売管理費や特別損失を考慮しない売上総利益によって返済能力を捉えることは不合理である。
さらに，原判決は，定期預金その他の預金の額にも着目するが，預金は，日常の資金繰りのために確保する必要があり，通常業務を継続する上で必要不可欠なものであるし，預金は事実上金融機関の担保として差し入れられていたから，これを直ちに返済に充てることはできないものであり，預金を考慮することも誤りである。
ｂ本件子会社２社の財務改善について
原判決は，本件計画中の製造会社３社の数値目標である改善額が，飽くまで数値目標であるにすぎないにもかかわらず，これをあたかも実績値のように実現確実なものとして採用している点で誤っている。すなわち，原判決は，一方において，金銭債権の貸倒損失を法人税法上の損金に算入するには，当該金銭債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならないと判示しながら，他方において，単なる計画ないし見通しにすぎない製造会社３社の集約計画の数値目標を財務改善計画の立案時までの財務の実績等の客観的事情と区別せずに判断の基礎に取り込んでおり，判断の枠組みと事実認定に食い違いがある。Ｄにおいて償却前経常損失を計上した原因は，本件財務改善計画に記載された諸施策の実施の懈怠などではなく，計画内容自体の合理性又は実現可能性の欠如にあった。
ｃＣ銀行の債権放棄要請の有無について
原判決は，Ｃ銀行は債権放棄を要請しておらず，本件計画書にも記載がなく，債権者である控訴人等においてこれを直ちに回収しようとしていた事情もうかがわれないと判示している。
しかし，原判決は，控訴人がＣ銀行からＢに対する手形割引の枠の更新拒絶を契機にグループ全体の財務改善を要求され，財務改善計画策定中にもかかわらず，控訴人自身の当座貸越残高を手形貸付に変更し，当座貸越契約を解除されていること，本件債権放棄により控訴人本体に生じる繰越欠損金の税効果を踏まえて本件計画上の返済計画が立案されていることを看過している点で誤っている。本件債権放棄は，本件計画書に，数字上明確に表れているものである（乙２３の１６頁以下）。
ｄ本件債権放棄の対象となった債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることが許される状況になかったことについて原判決は，本件事業譲渡の当事者であるＤと本件子会社２社がいずれも控訴人の子会社であることを債権回収に必要な労力等の債権者側の事情や経済的な環境等として挙げている。
しかし，Ｃ銀行からは，本件子会社２社について，資金援助の取りやめを勧告され，事業譲渡前と同様の債権管理を行うことは許されておらず，本件債権放棄の対象となった債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることによって，繰越欠損金による税効果を織り込んだ控訴人本体の返済余力を減じることが許される状況になかったのであるから，Ｃ銀行からの要求を考慮せずに，単に事業譲渡の当事者が子会社であることをもって，「債権回収に必要な労力等の債権者側の事情や経済的な環境等」について論じることはできない。(イ)基本通達９－６－１(2)（特別清算協定認可の決定に係る貸倒損失）
について
原判決は，特別清算手続における協定の認可と同手続において行った個別和解について，個別和解は法的規制や裁判所の合意内容の審査，決定を欠いており，その内容につき合理性が客観的に担保される状況下で合意されたものとはいえないから，基本通達９－６－１(2)の適用はないと判示している。
しかしながら，基本通達９－６－１(1)に関し，更生計画認可前に裁判所の許可を得て少額弁済を受ける代わりに当該弁済額を超える部分の金額について債権放棄を行う場合に，当該債権放棄は裁判所の許可を受けた更生手続の一環として行われる債権放棄であるから，経済的な価値に基づくものであるとして貸倒損失と認められているものであり（国税庁の質疑応答事例，甲３７），特別清算手続における個別和解も，裁判所の許可を得て行う点で会社更生手続における和解と何ら異なる点はないから，この点について何ら言及することなく基本通達９－６－１(2)の適用を否定した原判決は理由不備の非難を免れない。
イ争点(2)（本件債権放棄額が寄付金の額に該当するか否か）について(ア)基本通達９－４－１（子会社等を整理する場合の損失負担等）につ
い   て
ａ原判決は，債権放棄等に経済的合理性の観点から特段の必要性があるか否かを判断する旨判示しているところ，その判断枠組みは適切である。
しかし，原判決の認定事実に誤りがあり，特に，本件計画書が客観的に合理的であるとの判断が前提において誤っており，このような事実誤認に基づいて，本件子会社２社が倒産の危機にあったといえないとの判断は重大な事実誤認である。
ｂまた，子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等に関するタックスアンサー（乙５０号証）では，再建支援等事案の事前相談に係る検討事項の概要が記載されているところ，そのフローチャート（乙５０の１４枚目）の検討項目に沿ってみても，本件債権放棄は経済合理性を有している。
(イ)基本通達９－４－２（子会社等を再建する場合の無利息貸付け等）
について
ａ原判決は，基本通達９－４－２について，本件債権放棄が本件子会社２社の解散後に行われたことを理由として，本件債権放棄が本件子会社２社の再建に当たらないとして，前記通達の要件を満たさないと判示している。
しかしながら，本件債権放棄は，本件子会社２社の事業継続に有益な資産や負債と事業継続を阻害する資産や負債とで分けて，前者の資産等については事業譲渡の対象とし，後者の資産等が残された会社を清算手続によって閉鎖する一連の再建計画の一環として行われたものである。したがって，本件債権放棄が時期的に事業譲渡や旧会社についての清算手続の開始後であることをもって，基本通達９－４－２にいう「再建」に当たらないと判断するのは形式的すぎる。ｂ原判決は，基本通達９－４－２を適用する余地があるとしても，本件子会社２社が倒産の危機に瀕した状況に至っていたとはいえないとして，本件債権放棄につき経済的合理性の観点から特段の必要性があったとはいえないとしている。


しかし，既に述べたとおり，与信枠の削除を含めたＣ銀行の強い働きかけにより，控訴人らから本件子会社２社に対する債権について，回収ないし放棄をせざるを得ない状況にあったから，基本通達９－４－２の要件と本件の事実関係を検討しても，その適用の前提となる事実がないとの原判決の判断は誤っている。
(2)被控訴人の主張
ア争点(1)（本件債権放棄額が貸倒損失の額に該当するか否か）について(ア)基本通達９－６－１(4)（回収不能の債権の免除に係る貸倒損失）
について
ａ本件子会社２社の資産状況や支払能力等について控訴人は，原判決が，本件貸付金等債権に対する本件子会社２社の返済能力について，本件子会社２社の売上高や売上総力等で判断したことは誤りである旨主張する。
しかしながら，原判決は，本件子会社２社の売上高や売上総利益等を考慮して，本件貸付金等債権の全額が客観的に回収可能であったか否かを総合的に判断したものであり，売上高や売上総利益の推移が１年間の経営成績を示す客観的な指標であることに変わりはないから，売上高や売上総利益等をその判断要素の一つとして判断することは妨げられない。
また，控訴人は，原判決が預金の額を考慮していることについて，本件貸付金等債権の客観的な回収可能性を判断するに当たって，預金を考慮することが誤っていると主張するが，本件子会社２社が一定の運転資金を保有する以上，預金を考慮することは当然であるし，本件子会社２社が預金を担保に差し入れていたことについて何ら立証がないから，控訴人の主張は理由がない。
ｂ本件子会社２社の財務改善について
控訴人は，原判決が，本件財務改善計画中の製造会社３社の数値目標を，あたかも実績値のように実現確実なものとして採用している点で誤っている旨主張する。
しかし，本件財務改善計画は，Ｃ銀行からの財務改善要請を受けた控訴人が，経営コンサルタント会社のＥ社へ委託の上で（乙２２），複数回にわたる修正及びＣ銀行の理解を得て作成されたものであり，合理性又は客観的可能性を欠く計画が策定されるはずがない。また，控訴人は，平成２１年３月末時点で休業状態であったＤが本件子会社２社の保有していた事業を引き継ぎ，その後も事業を継続している（甲４の３頁，甲１７，１９，２１）ことを踏まえておらず，このような事実からすると，本件計画が合理性又は実現可能性を欠くかのような控訴人の主張は，証拠に基づかないものである。
ｃＣ銀行の債権放棄要請の有無について
控訴人は，本件計画書（乙２３）の記載を根拠に，本件債権放棄は本件計画書に数字上明確に表れていると主張するが，控訴人単体の財務改善計画の骨子（乙２３・６頁）には，本件債権放棄を実行する旨の記載はなく，本件契約書を通してみても，本件債権放棄を実行する旨の記載は見られない。
また，控訴人は，本件計画書上に特別損失として「うち短期貸付金評価損」９８６百万円が計上されていることもって，本件債権放棄が本件計画書に明記されている旨を主張するようである。しかし，そもそも「評価損」と「債権放棄」とはその性格を異にし，同義とはいえないから，「うち短期貸付金評価損」が計上されていることをもって，本件債権放棄が本件計画書に明記されているとはいえない。このように，控訴人の主張は，控訴人自身の憶測を述べて原判決を理由なく批判するものであって，失当である。
ｄ本件債権放棄の対象となった債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることが許される状況になかったことについて控訴人は，Ｃ銀行の意向からすると，本件債権放棄の対象となった債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることによって，繰越欠損金による税効果を織り込んだ控訴人本体の返済余力を減じることが許される状況になかったと主張する。
しかしながら，そもそも本件債権放棄についてＣ銀行からの要請はなかったから，本件債権放棄の対象となった債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることが許される状況になかったということはいえず，控訴人の主張は，前提において理由がない。
この点を措くとしても，資本関係があることに加え，代表者を同じくする会社間においては，そうでない会社間に比して債権回収に必要な労力等はかからないから，Ｄ及び本件子会社２社がいずれも控訴人の子会社であることに鑑みて経済合理性の観点から特段の必要性があったとはいえないとの原判決の判断に不合理な点はない。イ争点(2)（本件債権放棄額が寄付金の額に該当するか否か）について(ア)基本通達９－４－１（子会社等を整理する場合の損失負担等）につ
いて
ａ控訴人は，原判決が，本件子会社２社が倒産の危機にあったといえないと判断したことは重大な事実誤認であると主張するが，この点に事実誤認がないことは，前記ア等において主張したとおりである。ｂ控訴人は，子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等に関するタックスアンサー（乙５０号証）に沿って検討してみても，本件債権放棄は経済合理性があると主張する。しかしながら，本件債権放棄について，本件子会社２社が経営危機に陥っているとはいえないことはこれまで述べたとおりであるし，支援者たる控訴人にとって損失負担等を行う相当な理由があるとはいえず，損失負担等の額が必要最低限度であることについて何ら具体的な主張立証はなされていない。また，控訴人以外の本件子会社２社の債権者に対して支援を要請した形跡はうかがわれないから，債権者損失負担等をする支援者の範囲は相当といえず，損失負担等の割合も合理的とはいえないから，乙５０号証に沿って検討しても，本件債権放棄が経済合理性を有しているとはいえない。(イ)基本通達９－４－２（子会社等を再建する場合の無利息貸付け等）
について
控訴人の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，原審と同様に控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は，原判決４４頁１６行目及び１８行目の「約」をそれぞれ削り，２０行目の「約６億３７５０万円」を「６億３７５０万円」と改め，後記２のとおり，当審における当事者の補足的主張に対する判断を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」の「第３当裁判所の判断」１ないし３（原判決３８頁２１行目から６２頁９行目まで。別紙２並びに別表２及び３を含む。）に記載のとおりであるから，これを引用する。
２当審における当事者の補足的主張に対する判断
(1)争点(1)（本件債権放棄額が貸倒損失の額に該当するか否か）についてア基本通達９－６－１(4)（回収不能の債権の免除に係る貸倒損失）につ
いて


(ア)本件子会社２社の資産状況や支払能力等について控訴人は，原判決が，回収可能性ないし借入金の支払余力において着目すべき会計費目を取り違えているとし，原判決が，本件子会社２社の資産状況や支払能力等を判定するに当たり，売上高や売上総利益で判定するのは誤っており，人件費等販売費及び一般管理費を控除すべきであるし，原判決が本件子会社２社の預金の額を考慮していることも誤りである旨主張する。
そこで検討するに，法人の各事業年度の所得の金額の計算において，金銭債権の貸倒損失を法人税法２２条３項３号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入する際の判断枠組みは，原判決第３・１(2)アにおいて判示するとおりであり，その際に，債務者の資産状況，支払能力等もその要素として考慮すべきところ，その判断に当たって，債務者である本件子会社２社の売上高及び売上総利益の推移を一つの事情として判断することが誤っているということはできない。控訴人は，売上総利益が直ちに返済に充てられるものではないとして原判決を批判するが，原判決も，売上総利益の全額を債権者への支払に充てることを前提に判断しているものではなく，売上高や売上総利益の推移のほか，預金額や借入額の推移，債権者数，債権者が控訴人及びその子会社のみであること等を踏まえて，本件子会社２社の資産状況や支払能力等を判断しているものであり，控訴人の批判は的確なものとはいえない。しかも，証拠（乙８ないし１２，１６ないし１８）によれば，原判決第３・１(2)イ(ア)のとおり，本件子会社２社について，販売費及び一般管理費等を控除した税引後の当期純利益の推移についてみても，Ｂについては，平成１６年１２月期から平成２０年１２月期まで毎年利益が計上されており，Ａについては，平成１６年１２月期から平成１８年１２月期までは利益が計上されており，平成１９年１２月期及び平成２０年１２月期について，損失が計上されているものの，平成１９年１２月期は特別損失を計上したことが損失計上の要因となっていると認められるから，販売費及び一般管理費を控除したとしても，原判決の判断に影響を与えるものとはいい難い。
また，預金についても，会社にとって重要な資産であることは明らかであって，これを直ちに返済に充てることができるか否かはともかく，本件子会社２社が一定額の預金を保有していることをもって，資産状況や支払能力等の判定の考慮要素とすることが誤りとはいえない。したがって，この点についての控訴人の主張は理由がない。
(イ)本件子会社２社の財務改善について
ａ控訴人は，原判決が，本件計画中の製造会社３社の数値目標である改善額をもって，数千万円規模の財務改善が見込まれていると判示しているが，前記改善額は飽くまで目標にすぎないのであり，これをあたかも実績値のように採用している点で誤っていると主張する。しかしながら，本件計画の作成経緯は，原判決第２・２(2)ないし(5)に判示するとおりであり，控訴人がＣ銀行からの財務改善要請を受け，Ｃ銀行の推薦した経営コンサルタント会社の一つである（乙４０）Ｅ社へ委託して財務改善計画書第１案を作成し，その後，Ｃ銀行からの指摘を受けて内容を再検討し，第２案を作成したが，更にＣ銀行の意向を踏まえて同最終案を作成し，Ｃ銀行を含めた全ての取引金融機関の了承を得たものである。したがって，控訴人の財務改善計画は，経営コンサルタント会社が関与し，Ｃ銀行を含む全ての取引金融機関も了解したものであって，客観的な資料に基づいて策定された相応の根拠のあるものとうかがわれるから，本件計画の数値目標を本件債権放棄時における見込み額として考慮することが誤りということはできない。
ｂまた，控訴人は，原判決が，一方において，金銭債権の貸倒損失を法人税法上の損金に算入するには，当該金銭債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならないと判示しながら，他方において，単なる計画ないし見通しにすぎない製造会社３社の集約計画の数値目標を財務改善計画の立案時までの財務の実績等の客観的事情と区別せずに判断の基礎に取り込んでおり，判断の枠組みと事実認定に食い違いがあるとも主張する。
本件債権放棄時における客観的な回収可能性の判断をするには，その時において既に発生している事実のみならず，将来にわたる財務改善の見込み等，事後の事実をも考慮することは必要なことであり，その際，将来にわたる財務改善の見込みについて，債権放棄の時点における相応の根拠のある数値によることが必要であるとはいえるものの，将来の改善見込み額を考慮すること自体が許されないということはできないものであり，そのような認定をしたことをもって，判断枠組みと事実認定の間に食い違いをもたらすということはできない。そして，本件計画における財務改善見込み額が相応の根拠のあるものであることは前記ａにおいて判示するとおりである。ｃしたがって，この点についての控訴人の主張を採用することはできない。
(ウ)Ｃ銀行の債権放棄要請の有無について
控訴人は，Ｃ銀行が債権放棄を要請していないと認定したことについて，原判決は，財務改善計画策定中にもかかわらず，控訴人自身の当座貸越残高を手形貸付けに変更し，当座貸越契約を解除されていること，本件債権放棄により，控訴人本体に生じる繰越欠損金の税効果を踏まえて本件計画上の返済計画が立案されていることを看過している点で誤っていると主張する。
しかしながら，控訴人主張に係る点は，証拠（甲６，４５）からうかがわれないではないが，仮にそうした事実があったとしても，そうした事実は，Ｃ銀行が控訴人グループの財務改善を求めていたことを裏付けるものではあっても，本件債権放棄を求めていたことまで根拠付けるものということはできない。そして，この点について，Ｃ銀行が本件子会社２社に対する債権放棄を要請したことがなかったことは，原判決第３・１(2)イ(ウ)において判示するとおりである。
(エ)本件債権放棄の対象となった債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることが許される状況になかったことについて控訴人は，Ｃ銀行からの要求により，本件債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることが許される状況になかったから，Ｃ銀行からの要求を考慮せず，単に事業譲渡の当事者が子会社であることをもって，「債権回収に必要な労力等の債権者側の事情や経済的な環境等」について論じることはできないと主張する。
しかし，前記認定のとおり，Ｃ銀行から債権放棄の要請があったと認めることはできないから，債権の一部又は全部をＤに債務として承継させることが許される状況になかったとの控訴人の主張は，前提において失当であって，採用し得ない。
イ基本通達９－６－１(2)（特別清算協定認可の決定に係る貸倒損失）に
ついて


平成２８年（受）第２０９９号，第２１００号未払賃金等支払請求事件
平成３０年６月１日第二小法廷判決
主      文
１本件上告を棄却する。
２原判決中，被上告人の平成２５年４月１日以降の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄する。
３前項の部分につき，本件を大阪高等裁判所に差し戻す。４被上告人のその余の附帯上告を棄却する。
５上告費用は上告人の負担とし，前項の部分に関する附帯上告費用は被上告人の負担とする。
理      由
第１事案の概要
１本件は，期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契約」という。）を締結して上告人において勤務している被上告人が，期間の定めのない労働契約（以下「無期労働契約」という。）を上告人と締結している労働者（以下「正社員」という。）と被上告人との間で，無事故手当，作業手当，給食手当，住宅手当，皆勤手当，通勤手当，家族手当，賞与，定期昇給及び退職金（以下，これらを併せて「本件賃金等」という。）に相違があることは労働契約法２０条（労働契約法の一部を改正する法律（平成２４年法律第５６号）２条による改正後のもの。以下同じ。）に違反しているなどと主張して，上告人に対し，(1)労働契約に基づき，被上告人が上告人に対し，本件賃金等に関し，正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める（以下，この請求を「本件確認請求」という。）とともに，(2)①主位的に，労働契約に基づき，平成２１年１０月１日から同２７年１１月３０日までの間に正社員に支給された無事故手当，作業手当，給食手当，住宅手当，皆勤手当及び通勤手当（以下「本件諸手当」という。）と，同期間に被上告人に支給された本件諸手当との差額の支払を求め（以下，この請求を「本件差額賃金請求」という。），②予備的に，不法行為に基づき，上記差額に相当する額の損害賠償を求める（以下，この請求を「本件損害賠償請求」という。）などの請求をする事案である。
２原審の確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)上告人は，一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社であり，平成２５年３月３１日現在の従業員数は４５９７人である。(2)被上告人は，平成２０年１０月６日頃，上告人との間で以下の内容の有期労働契約を締結し，トラック運転手として配送業務に従事している。上記労働契約は，その後順次更新されており，その間に被上告人の時給は１１５０円から１１６０円に増額されている（以下，更新の前後を問わず，上告人と被上告人との間の労働契約を「本件労働契約」という。）。
期   間   平成２０年１０月６日から同２１年３月３１日まで（ただし，更新する場合があり得る。）
勤務場所   彦根支店
業務内容   配車ドライバー
賃   金   時給１１５０円，通勤手当    月額３０００円昇給賞与   原則として昇給及び賞与の支給はない。ただし，会社の業績及び勤務成績を考慮して，昇給し又は賞与を支給することがある。(3)正社員に適用される就業規則（以下「本件正社員就業規則」という。）は，従業員が５年以上勤務した後に退職するときは退職金を支給する旨を定めている。また，正社員に適用され，就業規則の性質を有する給与規程（以下「本件正社員給与規程」という。）は，基本給は年齢給，勤続給及び職能給で構成すること，乗務員が１か月間無事故で勤務したときは無事故手当として１万円を支給すること，特殊業務に携わる従業員に対して月額１万円から２万円までの範囲内で作業手当を支給すること，従業員の給食の補助として月額３５００円の給食手当を支給すること，２１歳以下の従業員に対しては月額５０００円，２２歳以上の従業員に対しては月額２万円の住宅手当を支給すること，乗務員が全営業日に出勤したときは皆勤手当として月額１万円を支給すること，常時一定の交通機関を利用し又は自動車等を使用して通勤する従業員に対し，交通手段及び通勤距離に応じて所定の通勤手当を支給すること，扶養家族を有する従業員に対して家族手当を支給すること，会社の業績に応じて賞与を支給すること等を定めている。なお，被上告人が勤務している彦根支店においては，正社員に対して月額１万円の作業手当が一律に支給されている。また，本件正社員給与規程によれば，被上告人と交通手段及び通勤距離が同じ正社員に対して支給される通勤手当は月額５０００円である。
(4)上告人と有期労働契約を締結している労働者（以下「契約社員」という。）等に適用される「嘱託，臨時従業員およびパートタイマーの就業規則」（以下「本件契約社員就業規則」という。）は，基本給は時間給として職務内容等により個人ごとに定めること，交通機関を利用して通勤する者に対して所定の限度額の範囲内でその実費を支給すること，原則として昇給しないが会社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあること，賞与及び退職金は原則として支給しないこと等を定めている。本件契約社員就業規則には，無事故手当，作業手当，給食手当，住宅手当，皆勤手当及び家族手当に関する定めはない。なお，平成２５年１２月までは被上告人に対して月額３０００円の通勤手当が支給されていたが，同２６年１月以降は，契約社員に対しても正社員と同じ基準により通勤手当が支給されるようになったため，両者の間で通勤手当の支給額に相違はなくなった。
(5)上記のとおり，契約社員である被上告人については，正社員と比較すると，無事故手当，作業手当，給食手当，住宅手当，皆勤手当及び家族手当の支給がなく，賞与及び退職金の支給並びに定期昇給も原則としてないとの相違があり，また，平成２５年１２月以前においては，交通手段及び通勤距離が同じ正社員と比較して通勤手当の支給額が２０００円少ないとの相違もあった。(6)上告人の彦根支店におけるトラック運転手の業務の内容には，契約社員と正社員との間に相違はなく，当該業務に伴う責任の程度に相違があったとの事情もうかがわれない。
本件正社員就業規則には，上告人は業務上必要がある場合は従業員の就業場所の変更を命ずることができる旨の定めがあり，正社員については出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるが，本件契約社員就業規則には配転又は出向に関する定めはなく，契約社員については就業場所の変更や出向は予定されていない。また，正社員については，公正に評価された職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて，従業員の適正な処遇と配置を行うとともに，教育訓練の実施による能力の開発と人材の育成，活用に資することを目的として，等級役職制度が設けられているが，契約社員についてはこのような制度は設けられていない。第２附帯上告代理人中島光孝ほかの附帯上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について


１原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断し，本件確認請求及び本件差額賃金請求の全部並びに本件損害賠償請求のうち住宅手当及び皆勤手当に係る部分をいずれも棄却すべきものとした。
(1)契約社員である被上告人と正社員との間で本件賃金等に相違があることが労働契約法２０条に違反するとしても，被上告人の労働条件が正社員と同一になるものではないから，本件確認請求及び本件差額賃金請求は，いずれも理由がない。(2)被上告人と正社員との間の住宅手当及び皆勤手当に係る相違は不合理と認められるものには当たらないから，当該相違があることは労働契約法２０条に違反しない。
２しかしながら，原審の上記１(1)の判断及び同(2)のうち住宅手当に係る相違に関する判断はいずれも是認することができるが，同(2)のうち皆勤手当に係る相違に関する判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。(1)労働契約法２０条は，有期労働契約を締結している労働者（以下「有期契約労働者」という。）の労働条件が，期間の定めがあることにより同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては，当該労働条件の相違は，労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。），当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して，不合理と認められるものであってはならない旨を定めている。同条は，有期契約労働者については，無期労働契約を締結している労働者（以下「無期契約労働者」という。）と比較して合理的な労働条件の決定が行われにくく，両者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ，有期契約労働者の公正な処遇を図るため，その労働条件につき，期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものである。
そして，同条は，有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件に相違があり得ることを前提に，職務の内容，当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情（以下「職務の内容等」という。）を考慮して，その相違が不合理と認められるものであってはならないとするものであり，職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であると解される。
(2)本件確認請求及び本件差額賃金請求についてア本件確認請求及び本件差額賃金請求は，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法２０条に違反する場合，当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるという解釈を前提とするものである。
イ労働契約法２０条が有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることや，その趣旨が有期契約労働者の公正な処遇を図ることにあること等に照らせば，同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり，有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。もっとも，同条は，有期契約労働者について無期契約労働者との職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であり，文言上も，両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に，当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない。そうすると，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても，同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。
また，上告人においては，正社員に適用される就業規則である本件正社員就業規則及び本件正社員給与規程と，契約社員に適用される就業規則である本件契約社員就業規則とが，別個独立のものとして作成されていること等にも鑑みれば，両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に，本件正社員就業規則又は本件正社員給与規程の定めが契約社員である被上告人に適用されることとなると解することは，就業規則の合理的な解釈としても困難である。
ウ以上によれば，仮に本件賃金等に係る相違が労働契約法２０条に違反するとしても，被上告人の本件賃金等に係る労働条件が正社員の労働条件と同一のものとなるものではないから，被上告人が，本件賃金等に関し，正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める本件確認請求は理由がなく，また，同一の権利を有する地位にあることを前提とする本件差額賃金請求も理由がない。
(3)本件損害賠償請求について
ア労働契約法２０条は，有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件が期間の定めがあることにより相違していることを前提としているから，両者の労働条件が相違しているというだけで同条を適用することはできない。一方，期間の定めがあることと労働条件が相違していることとの関連性の程度は，労働条件の相違が不合理と認められるものに当たるか否かの判断に当たって考慮すれば足りるものということができる。
そうすると，同条にいう「期間の定めがあることにより」とは，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解するのが相当である。
これを本件についてみると，本件諸手当に係る労働条件の相違は，契約社員と正社員とでそれぞれ異なる就業規則が適用されることにより生じているものであることに鑑みれば，当該相違は期間の定めの有無に関連して生じたものであるということができる。したがって，契約社員と正社員の本件諸手当に係る労働条件は，同条にいう期間の定めがあることにより相違している場合に当たるということができる。
イ次に，労働契約法２０条は，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が，職務の内容等を考慮して不合理と認められるものであってはならないとしているところ，所論は，同条にいう「不合理と認められるもの」とは合理的でないものと同義であると解すべき旨をいう。しかしながら，同条が「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることに照らせば，同条は飽くまでも労働条件の相違が不合理と評価されるか否かを問題とするものと解することが文理に沿うものといえる。また，同条は，職務の内容等が異なる場合であっても，その違いを考慮して両者の労働条件が均衡のとれたものであることを求める規定であるところ，両者の労働条件が均衡のとれたものであるか否かの判断に当たっては，労使間の交渉や使用者の経営判断を尊重すべき面があることも否定し難い。したがって，同条にいう「不合理と認められるもの」とは，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当である。
そして，両者の労働条件の相違が不合理であるか否かの判断は規範的評価を伴うものであるから，当該相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実については当該相違が同条に違反することを主張する者が，当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については当該相違が同条に違反することを争う者が，それぞれ主張立証責任を負うものと解される。


ウ上記イで述べたところを踏まえて，本件諸手当のうち住宅手当及び皆勤手当に係る相違が職務の内容等を考慮して不合理と認められるものに当たるか否かについて検討する。
(ア)本件では，契約社員である被上告人の労働条件と，被上告人と同じく上告人の彦根支店においてトラック運転手（乗務員）として勤務している正社員の労働条件との相違が労働契約法２０条に違反するか否かが争われているところ，前記第１の２(6)の事実関係等に照らせば，両者の職務の内容に違いはないが，職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては，正社員は，出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか，等級役職制度が設けられており，職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて，将来，上告人の中核を担う人材として登用される可能性があるのに対し，契約社員は，就業場所の変更や出向は予定されておらず，将来，そのような人材として登用されることも予定されていないという違いがあるということができる。
(イ)上告人においては，正社員に対してのみ所定の住宅手当を支給することとされている。この住宅手当は，従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと解されるところ，契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し，正社員については，転居を伴う配転が予定されているため，契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る。
したがって，正社員に対して上記の住宅手当を支給する一方で，契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は，不合理であると評価することができるものとはいえないから，労働契約法２０条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。
(ウ)上告人においては，正社員である乗務員に対してのみ，所定の皆勤手当を支給することとされている。この皆勤手当は，上告人が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから，皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ，上告人の乗務員については，契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから，出勤する者を確保することの必要性については，職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。また，上記の必要性は，当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や，上告人の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえない。そして，本件労働契約及び本件契約社員就業規則によれば，契約社員については，上告人の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるとされているが，昇給しないことが原則である上，皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。
したがって，上告人の乗務員のうち正社員に対して上記の皆勤手当を支給する一方で，契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は，不合理であると評価することができるものであるから，労働契約法２０条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
(4)以上によれば，本件確認請求及び本件差額賃金請求の全部並びに本件損害賠償請求のうち住宅手当に係る部分を棄却すべきものとした原審の判断は，いずれも正当として是認することができる。これらの点に関する論旨は採用することができない。
他方，本件損害賠償請求のうち，労働契約法２０条が適用されることとなる平成２５年４月１日以降の皆勤手当に係る部分を棄却すべきものとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり，原判決のうち上記判断に係る部分は破棄を免れない。なお，その余の請求に関する附帯上告については，附帯上告受理申立て理由が附帯上告受理の決定において排除されたので，棄却することとする。第３上告代理人上野勝ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１原審は，前記第１の２の事実関係等の下において，契約社員と正社員の無事故手当，作業手当，給食手当及び通勤手当（以下「本件無事故手当等」という。）に係る相違は，期間の定めがあることにより生じた相違であり，かつ，不合理と認められるものに当たるから，労働契約法２０条が適用されることとなる平成２５年４月１日以降に上告人がこのような相違を設けていることは不法行為に当たるとして，本件損害賠償請求の一部を認容すべきものとした。２(1)契約社員と正社員の本件諸手当に係る労働条件が，労働契約法２０条にいう期間の定めがあることにより相違していると解されることは，前記第２の２(3)アで述べたとおりである。したがって，両者の間で本件諸手当のうち本件無事故手当等に相違があることが同条に違反するか否かは，当該相違が同条にいう不合理と認められるものに当たるか否かによることとなる。(2)ア上告人においては，正社員である乗務員に対してのみ，所定の無事故手当を支給することとされている。この無事故手当は，優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるものであると解されるところ，上告人の乗務員については，契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから，安全運転及び事故防止の必要性については，職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。また，上記の必要性は，当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や，上告人の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるものではない。加えて，無事故手当に相違を設けることが不合理であるとの評価を妨げるその他の事情もうかがわれない。したがって，上告人の乗務員のうち正社員に対して上記の無事故手当を支給する一方で，契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は，不合理であると評価することができるものであるから，労働契約法２０条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
イ本件正社員給与規程は，特殊作業に携わる正社員に対して月額１万円から２万円までの範囲内で作業手当を支給する旨を定めているが，当該作業手当の支給対象となる特殊作業の内容について具体的に定めていないから，これについては各事業所の判断に委ねる趣旨であると解される。そして，被上告人が勤務する彦根支店では，正社員に対して作業手当として一律に月額１万円が支給されている。上記の作業手当は，特定の作業を行った対価として支給されるものであり，作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の賃金であると解される。しかるに，上告人の乗務員については，契約社員と正社員の職務の内容は異ならない。また，職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることによって，行った作業に対する金銭的評価が異なることになるものではない。加えて，作業手当に相違を設けることが不合理であるとの評価を妨げるその他の事情もうかがわれない。したがって，上告人の乗務員のうち正社員に対して上記の作業手当を一律に支給する一方で，契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は，不合理であると評価することができるものであるから，労働契約法２０条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。


平成２５年１月３１日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００５２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１月１７日
判                決
原告         リスパ   ック株   式会社訴訟代   理人弁   護士         上山    浩
井上    拓
弁理士          小林徳   夫
中嶋恭   久
被告         株式会   社エフ   ピコ訴訟代   理人弁   護士         三村量   一
中島    慧
弁理士          藤本    昇
中谷寛   昭
上田雅   子
訴訟復   代理人   弁護士          東崎賢   治
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が無効２００８－８００２５８号事件について平成２３年１２月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり，当裁判所が取り上げる争点は，実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無であ
１特許庁における手続の経緯
原告は，本件特許第３８０３８２３号（発明の名称「光沢黒色系の包装用容器」，平成１３年６月２６日出願，平成１８年５月１９日特許登録，特許公報は甲１，請被告は，平成２０年１１月１８日に本件特許について無効審判請求をした（無効２００８－８００２５８号）。原告はその手続中の平成２１年２月５日付けで訂正請求をしたが，特許庁は，平成２１年８月２０日，上記訂正を拒絶すべきものとし原告により，第１次審決の取消訴訟（知財高裁平成２１年（行ケ）第１０３０４号）が提起され，平成２２年７月２８日，第１次審決を取り消すとの判決（第１次その後の審判手続において，原告は，上記の訂正請求を取り下げ，特許庁は，平成２３年１２月２８日に，「特許第３８０３８２３号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（第２次審決。以下，単に「審決」とい２本件発明の要旨
本件特許の請求項１及び２（本件発明１及び２）は，次のとおりである。主成分とする固有粘度が０．５５以上のシートからなり，前記シートの熱分析器の
【請求項２】
主成分とする固有粘度が０．５５以上のシートからなり，前記シートの熱分析器の上のシート層と，前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが５μｍ以上のポリエ
３審判における原告主張の無効理由
(1)無効理由１（特許法２９条１項３号）
本件発明１は，特開平５－２９５１３２号公報（甲２），特公平８－９６７３号公報（甲３）又は特開平２－２２９０２５号公報（甲４）に記載された発明である。
(2)無効理由２（特許法２９条２項）
本件発明１及び２は，甲２公報，甲３公報又は甲４公報に記載された発明と，特開平８－３１８６０６号公報（甲５），特開平８－２０８８５５号公報（甲８），特開平１０－２０４２７２号公報（甲９）に記載された発明又は周知技術に基づい
(3)無効理由３（特許法２９条２項）
本件発明１及び２は，特開平１０－２５００１５号公報（甲６）に記載された発明と周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4)無効理由４（特許法３６条６項１号）
本件発明１のシートを単層で用いた包装用容器は，本件明細書に記載されていない。
本件発明２は，カーボンを含有するシート層と外層を有するシートを用いた包装用容器であって，このうちシート層について固有粘度，昇温結晶化温度，結晶化熱量の数値を規定するなどしたものであるが，そのようなシートを用いた包装用容器は，本件明細書に記載されていない。本件発明２の昇温結晶化温度及び結晶化熱量は，包装用容器が成形される前のシート層の物性値を規定するものであるが，本件
(5)無効理由５（特許法３６条６項２号）
本件発明１の「シートを用いた光沢黒色系の包装用容器」と，本件発明２の「シートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器」は，そこにいう「シート」が，包装用容器の構造物であるのか，あるいは，包装用容器を形作るために供されるシート(6)無効理由６（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）本件発明１のシートや本件発明２のシート層は，昇温結晶化温度，結晶化熱量の数値が規定されたものであるが，本件明細書には，それらのシートやシート層を獲晶化熱量は，包装用容器が成形される前のシート層の物性値を規定するものであるが，本件明細書には，容器切り出し片を測定対象とするものが記載されているだけである。容器切り出し片は，成形により熱履歴を受け，昇温結晶化温度及び結晶化本件発明１のシートや本件発明２のシート層について，規定された固有粘度，昇温結晶化温度，結晶化熱量の数値を測定する際の条件が，本件明細書には，実施可能に記載されていない。また，本件発明１のシートや本件発明２のシート層について，昇温結晶化温度や結晶化熱量の数値を規定することの技術的意義を当業者が理
４審決の理由の要点
(1)第１次判決の拘束力
第１次判決は，次の点で審決を拘束する。
ア本件発明２について，固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値は，シート層（外層シートは含まない）を規定するものである。イ実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が（シート層と外層シートからなる）多層シートについて測定されたものであっても，そといえるから，多層シートについて測定されたことをもって，本件発明２が本件明
(2)無効理由４，６について


本件発明1及び２は，次のとおり，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項，特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない。本件発明１は，カーボンを所定量含有するポリエチレンテレフタレート（以下「ＰＥＴ」ともいう。）を主成分とする固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が所定値のシートを用いた包装用容器であり，本件発明２は，本件発明１の上記シートをシート層として，これに外層を加えた多層シートを用いた包装用容器の発明である。ここで，包装用容器は器としての形状や構造を有する包装用物品であり，シートは二次元的に広がりを有する物品であって，その形状や構造に違いがある。本件発明２の多層シートは，包装用容器を形作るために供されるシート材であり，固有本件明細書の記載によれば，本件発明２は，優れた光沢の外観を有する黒色系の包装用容器を得ることを課題とする。本件明細書の実施例の記載によれば，そこに記載された昇温結晶化温度と結晶化熱量は，包装用容器に形作られた後の多層シートの物性値であり，また，昇温結晶化温度（度）が１３０，１３２，１３６の各値をとり，結晶化熱量（ｍＪ／ｍｇ）が２５，３１，３３の各値をとる実施例１，２，３では，「容器全体に光沢あり」との効果が得られたとする一方，昇温結晶化温度各値をとる比較例１，２では，それぞれ「容器側面及び底面の一部に光沢なし」，本件発明２で特定される昇温結晶化温度及び結晶化熱量は，「優れた光沢の外観を有する黒色系の包装用容器を得る」との課題を解決するために重要な役割を担っ果が得られること，すなわち上記課題が解決されることが，発明の詳細な説明によって裏付けられていなければならない。ところが，本件発明２で特定される昇温結晶化温度（１２８度以上）及び結晶化熱量（２０ｍＪ／ｍｇ以上）は，外層ととも温結晶化温度（１３０，１３２，１３６）及び結晶化熱量（２５，３１，３３）は，当事者双方の提出に係る実験結果を記載した証拠によれば，容器に成形する前と容器に成形した後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量を比較した場合，これらは低下する場合もあれば，ほとんど変わらない場合もあるのであって，包装用容器を形成する前における状態で，昇温結晶化温度が１２８度以上，結晶化熱量が２０ｍＪ／ｍｇ以上あったとしても，包装用容器に形作られた後は，昇温結晶化温度が１２８い。そして，このように一定の結果が得られないのは，容器に成形する際の成形方シート層の昇温結晶化温度を１２８度以上，結晶化熱量を２０ｍＪ／ｍｇ以上とす本件発明１は，本件発明２のシート層のみを用いた単層の包装用容器であるということができ，本件発明１で特定される昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値も，容器形成前のものである。したがって，本件発明２についての実施可能要件とサポ
(3)無効理由２について
ア本件発明２について
甲３公報に記載された甲３第二発明，本件発明２と甲３第二発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
【甲３第二発明】
エチレンテレフタレートを主たる繰返し単位とする固有粘度０．６５以上のポリエステル１００重量部と，エチレン及び無水マレイン酸を共重合せしめたポリプロ樹脂組成物（Ｉ）に，カーボンブラックからなる結晶核剤を，ポリエステル１００重量部に対して，０．１ないし２重量部含有せしめた樹脂組成物（ＩＩ）よりなる
【一致点】
成分とする固有粘度が０．５５以上のシートからなるシート層と，前記シート層の少なくとも一方にポリエチレンテレフタレートを主成分とする外層のシートを用い
【相違点１】
本件発明２のシート層は，シートを熱分析器で測定した昇温結晶化温度が１２８度以上，かつ，結晶化熱量が２０ｍＪ／ｍｇ以上であるのに対して，甲３第二発明の樹脂組成物（ＩＩ）よりなるシートは，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が明らか
【相違点２】
本件発明２の外層のシートは，厚みが５μｍ以上であるのに対して，甲３第二発明の樹脂組成物（Ｉ）よりなるシートは，厚さが明らかでない点。
【相違点３】
本件発明２の包装用容器は光沢を有するのに対して，甲３第二発明の食品用容器が光沢を有することは必ずしも明らかでない点。
なお，本件発明２におけるカーボンの含有量は「０．３重量％から１０重量％」であるが，本件発明２と甲３第二発明が数値範囲の一部（０．３重量％から２重量％）で一致している以上，本件発明２におけるカーボンの含有量の上限（１０重量相違点１について，甲５公報，甲８公報，甲９公報の記載によれば，ＰＥＴを主成分とする樹脂組成物のシートやその成形品について，昇温結晶化温度を１３０度以上とすることや，結晶化熱量を１５ｍＪ／ｍｇ以上とすることは，従来から普通に採用されている技術的事項にすぎない。したがって，甲３第二発明の樹脂組成物（ＩＩ）よりなるシートについて，昇温結晶化温度が１２８度以上で，結晶化熱量相違点２及び３について，本件明細書の記載によれば，厚みが５μｍ以上の外層のシートを設けるのは，表面の凹凸をなくして鏡面とするためと解されるところ，周知例として提出された特開平５－３８７８７号公報（甲１０）に，多層プラスチック容器の外側表面層として，６０度鏡面光沢度が８０％以上で，飽和ポリエステ載されているように，容器に鏡面光沢を持たせることは，用途に応じて適宜行われることであり，甲３第二発明の樹脂組成物（Ｉ）よりなるシートを，所定の鏡面光沢度を有する，厚みが２０μｍ以上の光沢性樹脂層とすること，すなわち，相違点２及び相違点３に係る本件発明２に係る構成とすることは，甲１０公報を参酌するしたがって，本件発明２は，甲３公報，甲５公報，甲８公報，甲９公報及び甲１０公報に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。イ本件発明１について
上記アと同様の理由から，甲３公報に記載された甲３第一発明，本件発明１と甲３第一発明との一致点は次のとおりであり，相違点は，上記アの相違点１及び３のとおりであるところ，相違点１及び３が容易想到であることは，上記アのとおりで
【甲３第一発明】


エチレンテレフタレートを主たる繰返し単位とする固有粘度０．６５以上のポリエステル１００重量部と，エチレン及び無水マレイン酸を共重合せしめたポリプロピレン１ないし３０重量部とを混合せしめた樹脂組成物（Ｉ）に，カーボンブラックからなる結晶核剤を，ポリエステル１００重量部に対して，０．１ないし２重量部含有せしめた樹脂組成物（ＩＩ）よりなるシートを熱成形して得られる食品用容
【一致点】
主成分とする固有粘度が０．５５以上のシートを用いた黒色系の包装用容器。
第３原告主張の審決取消事由
１サポート要件及び実施可能要件の充足性の有無に関する判断の誤り(1)審決は，原告提出の実験結果報告書（甲３７の１～４，３８の１～４）を根拠に，容器成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量がほとんど変わらない場合があるとし，他方で，被告提出の実験結果報告書（甲１４）を根拠に，容器成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量が低下し，所望の効果が得られない場合もあるとした上で，そうだとすれば，容器成形前後で同等な昇温結晶化温度及び結晶化熱量が得られるために必要な条件が本件明細書に記載される必要があるところ，本件明細書にはそのような記載がないから，本件発明２は，実施可能要件及びサポート審決の考え方を要約すると，特許請求の範囲に記載された数値に関して異なる実験結果が得られた場合は，明細書に記載された実験条件が不十分であることを意味し，実施可能要件又はサポート要件を欠くということになる。しかしながら，細部適宜調整することで異なる実験結果を得ることが困難でないことも，自明であるといえる。第三者が所望の結果を得ることを意図して恣意的に細部の実験条件を選択抽出した上で，出願段階で明細書に網羅的に記載することを要求することは，事実載に基づいて，第三者（当業者）が，当業者に期待し得る程度を超えた過度な試行錯誤を強いられることのない範囲で，特許請求の範囲に記載された事項を再現するしかるに，審決は，甲１４（実験結果報告書）の実験に係る実験条件を詳細に検討することもなく，単に原告提出の実験結果と被告提出の実験結果が異なるという原告提出の実験結果は，原告とは独立の組織の第三者機関が，本件明細書の記載を参考にして実施したものであり，これによれば，容器成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量がほとんど変わらないのであるから，本件明細書に開示された情報の範囲内でこの種の物性値を測定する手法として一般的なものを用いれば，昇温結し，甲１４の実験結果報告書に記載された実験は，本件特許の無効を主張する被告の内部で実施されたものであり，原告の実験結果とは異なる結果が示されているこ(2)ＰＥＴシートに熱を加えて成形する場合，成形時間を長く設定すると，結晶化温度及び結晶化熱量の値が大きく低下する場合がある。他方，成形時間を短くれることはあり得ず，それゆえ，熱成形は可能な範囲で短時間に設定される。このように，通常採用される成形条件では，成形前後の昇温結晶化温度及び結晶化熱量また，ＰＥＴは，結晶化が遅い（進みにくい），すなわち，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が下がりにくい樹脂であり，ＰＥＴシートを熱成形する際のシートの温度は約７０～１００度が適温である。このことは，技術常識であり，当業者にとっては自明の事項である。本件発明２のシートは，熱成形前の昇温結晶化温度が１２８度以上であるから，シート温度が１００度前後となる熱成形では，結晶化はほとんど進まず，熱成形の前後において，昇温結晶化温度及び結晶化熱量は同等である。(3)甲１４の実験結果報告書に記載された実験結果のように，容器成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量が低下するとしても，低下が予想される分だけ昇温結晶化温度が高く，結晶化熱量が大きい多層シートを用いて容器を形成すればよく，当業者は，過度の試行錯誤をすることなく，容易に本件発明２の数値範囲の包装容以上のとおりで，本件発明２が実施可能要件又はサポート要件を欠くことはない。(4)審決は，本件発明１についても，本件発明２についての判断が当てはまるとしているが，上記のとおり本件発明２に関する審決の判断に誤りがある以上，本
２容易推考性の存否に関する判断の誤り
(1)本件発明２について
ア一致点認定の誤り
審決は，容器が光沢を有する点を一致点に含めているが，甲３第二発明は光沢を有する食品用容器についての発明ではないから，審決の上記認定には誤りがある。
イ相違点３の判断の誤り
(ｱ)審決は，相違点３について，「甲３第二発明の樹脂組成物（Ⅰ）よりなるシートを，所定の鏡面光沢度を有する…光沢性樹脂層とすること，すなわち，…相違点３に係る本件発明２の構成とすることは，甲１０公報（特開平５－３８７８７号）を参酌することにより，当業者が容易に想到し得たことである。｣と判断しこの判断からすると，審決は，容器の光沢は外層（光沢性樹脂層）を設けることによってもたらされるもので，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値は重要ではなしかしながら，本件明細書には，｢昇温結晶化温度は，ＰＥＴの結晶する温度であり，光沢を出す為には非常に重要な温度であり，低い温度では，包装用容器における光沢がなくなってしまう。｣（段落【０００９】）との記載や，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が所定の数値範囲内でなければ，優れた光沢を得られない場合があることを示す記載（段落【００２７】の【表２】の比較例１及び２）があるように，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値が，光沢を得るための重要な要素であることが明示的に記載されている。また，光沢黒色系の包装用容器に係る発明である本件発明１も，外層シートを必要としていない。甲６５（実験結果報告書）に記載された実験結果も，光沢を得るために重要なのは，外層の存在ではなく，昇温結晶化温以上のとおり，光沢を得るために重要なのは外層の存在ではなく，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値である。


しかるに，審決は，光沢を得るために重要なのは外層の存在であることを前提として判断したため，誤った結論に至っている。甲１０公報には，外層に光沢性樹脂層を設ける方法の記載しかなく，昇温結晶化温度及び結晶化熱量を所定の数値範囲第二発明に甲１０公報で開示された技術的事項を組み合わせても，本件発明２の「光沢」を得ることはできず，相違点３に係る本件発明２の構成が容易に想到し得ると(ｲ)甲３公報（特公平８－９６７３号）に記載された課題は，耐衝撃性の低下であるのに対し，甲１０公報に記載された課題は，ガラス容器，陶磁器容器の質感は得られていないことである。このように，甲３第二発明と甲１０公報に開示された技術的事項とでは，課題の共通性がなく，他にもこれらを組み合わせる動機
ウ相違点１の判断の誤り
審決は，甲５公報（特開平８－３１８６０６号），甲８公報（特開平８－２０８８５５号）及び甲９公報（特開平１０－２０４２７２号）からすると，甲３第二発明について，相違点１に係る本件発明２の構成とすることは容易であると判断した。しかしながら，本件発明２の課題は，｢優れた光沢の外観を有する黒色系の包装用容器を得ること｣であるところ，上記イで主張したとおり，この課題を解決するための手段は，昇温結晶化温度及び結晶化熱量を本件発明２の数値範囲内とすることである。しかるに，甲３公報，甲５公報，甲８公報及び甲９公報のいずれにも，黒色系包装容器について光沢を有するようにするという課題の開示や示唆はなく，そのまた，結晶化熱量について開示されているのは甲５公報のみであるところ，甲５公報に記載された課題は保香性であるのに対し，甲３公報には保香性に関する記載したがって，甲３公報，甲５公報，甲８公報及び甲９公報に記載された発明から本件発明２が容易に想到し得たということはできない。
(2)本件発明１について
ア一致点認定の誤り
審決は，甲３第一発明におけるカーボンブラックの上限を２重量％と認定しているにもかかわらず，本件発明１との一致点ではその上限を１０重量％としており，
イ相違点の判断の誤り
審決は，本件発明１と甲３第一発明との間の相違点１及び３について，本件発明２に関する判断を引用しているから，本件発明２の相違点に関して上記(1)イ，ウで
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)本件発明２は，容器に成形する前の昇温結晶化温度が１２８度以上であり，結晶化熱量が２０ｍＪ／ｍｇ以上であるシート層を用いた包装用容器であるにもかかわらず，本件明細書の実施例１～３並びに比較例１及び２には，容器に成形した後の容器切り出し片の昇温結晶化温度及び結晶化熱量と外観（光沢）との関係しか記載されておらず，包装用容器を形成する前の物性値か包装用容器に形作られ特許請求の範囲に記載された数値条件を満たす物が，その数値条件を満たさない物に比してどのような有利な点があるのかが，発明の詳細な説明に記載されていなければ，サポート要件を満たさない。本件発明２の特許請求の範囲では容器成形前のシート層の昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値を限定したのに対し，本件明細値を記載するのみであるという齟齬があったとしても，容器成形の前後でこれらの数値がほとんど変わらないか，容器成形の前後で同等な昇温結晶化温度及び結晶化熱量が得られるために必要な成形方法・成形条件が本件明細書に記載されているのシートを加熱したり延伸したりすると，結晶化が進行し，それによって，昇温結晶る際の成形方法や温度，時間等の成形条件は特に限定されていない旨が記載され（段落【００１３】），実施例１～３並びに比較例１及び２についても，「三和興業(株)さ＝４ｃｍの円筒形容器を成形した」（段落【００２２】）と記載されているのみであるから，容器成形の前後で同等な昇温結晶化温度及び結晶化熱量が得られるた(2)上記(1)のとおり，昇温結晶化温度及び結晶化熱量がどの程度低下するのかは，成形方法や成形条件（成形温度，成形時間，成形品の深さやシートの厚みによる影響等）によって異なるところ，本件明細書に，包装用容器について，「真空０１３】）と記載され，他の文献（甲３６）にも，主な熱成形法として「真空」「圧空」及び「熱板圧空」の３種類が紹介されるように，包装用容器を工業的に熱成形する方法や条件には多様な選択肢が存在する。また，同じ真空成形を行う場合であっても，包装用容器を工業的に生産する当業者は，容器ごとに成形時間やヒーターる容器の深さが深くなるほど，成形時間は長くなる。），通常採用される成形条件原告は，ＰＥＴは結晶化が遅いと主張するが，結晶化が速いか遅いかにかかわらず，加熱・延伸した場合に結晶化が進行することに変わりはない。また，原告は，あることは技術常識であると主張する。しかしながら，原告の主張するような技術常識は，実際には存在せず，むしろ，１２８度以上で成形することも普通に行われ(3)原告は，容器成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量が低下するとしても，低下が予想される分だけ昇温結晶化温度が高く，結晶化熱量が大きい多層シー易に本件発明２の数値範囲の包装容器を作ることができると主張する。しかしながら，審決は，本件発明２の数値範囲内の包装容器を製造することが当業者にとって容易でないと判断したものではなく，上記のように，本件発明２について，特許請求の範囲の物性値と本件明細書の物性値との間に齟齬が存在するために，特許請求の範囲に記載された数値範囲，すなわち，容器に成形する前のシート層の昇温結晶れた光沢の外観を有する黒色系の包装用容器を得る」との課題が解決できることが，発明の詳細な説明によって裏付けられているとはいえないと判断したものであっ(4)本件発明１について，原告は，本件発明２に係る審決の判断が誤っているから，これを前提とする本件発明１についての判断も誤っていると主張するが，上２取消事由２に対し
(1)本件発明２について
ア一致点認定の誤りに対し
審決は，「本件発明２の包装用容器は光沢を有するのに対して，甲３第二発明の食品用容器が光沢を有することは必ずしも明らかでない点」を相違点３として，その容易想到性を判断しているから，容器が光沢を有する点を一致点として認定した
イ相違点３の判断の誤りに対し


(ｱ)請求項２には，「容器の光沢が，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値を所定の範囲内のものとすることによって得られる」ことは規定されておらず，容器の光沢が，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値を所定の範囲内のものとする沢性樹脂層を設けることが記載されており，容器に鏡面光沢を持たせることは用途なお，本件発明２に規定された昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値範囲内であっても，包装用容器が光沢を有するとは限らない。
(ｲ)容器に鏡面光沢を持たせることは用途に応じて適宜行われることであるから，多層プラスチック容器に関するという点で甲３第二発明と共通する甲１０公報の記載を考慮し，甲３第二発明の容器について，甲１０公報に開示された光
ウ相違点１の判断の誤りに対し
相違点１についても，容器の光沢と，昇温結晶化温度及び結晶化熱量を所定の範囲内とすることとは無関係であり，鏡面光沢度を有する光沢性樹脂層を外層として用いるなどすることにより光沢を生じれば，他の構成要件をも充足する限り，その容器は本件発明２の技術的範囲に含まれるのである。そうすると，ＰＥＴを主成分とする樹脂組成物のシートやその成形品について，昇温結晶化温度を１３０度以上採用されたものであろうが，相違点１に係る本件発明２の数値範囲を採用することそして，甲３公報（特公平８－９６７３号）に耐衝撃性に関する記載があるように，ＰＥＴ製容器について耐衝撃性の確保は，当業者に周知の技術的課題であり，及び甲９公報（特開平１０－２０４２７２号）にも，強度の低下，耐衝撃性の低下，に係る本件発明２の構成とすることは，当業者が容易になし得た程度の事項である。
(2)本件発明１について
ア一致点認定の誤りに対し
審決は，数値範囲の一部（０．３重量％から２重量％）で一致している以上，含有量の上限が異なることは，実質的な相違点ではないと判断しているのであるから，
イ相違点の判断の誤りに対し
原告は，本件発明２についての審決の判断が誤っているから，これを前提とする本件発明１についての判断も誤っていると主張するが，上記(1)イ，ウのとおり，本
第５当裁判所の判断
審決は，第１次判決の拘束力が及ばない構成に関するサポート要件及び実施可能要件の充足性の有無を判断したので，この判断の違法をいう取消事由１について検１本件明細書（甲１）には，本件発明１及び２の課題や昇温結晶化温度及び結晶化熱量に関して，次の記載がある。
「本発明の目的は，Ａ－ＰＥＴの有する優れた機械的強度，耐油性等を要求される包装用容器に適し，且つ，優れた光沢を有する黒色系の包装用容器を提供することにある。」（段落【０００４】）
「…上記シートを用いた包装用容器の成形による包装用容器における熱分析器…での測定で，昇温結晶化温度は１２８度以上，好ましくは１３０度以上，且つ，結晶化熱量は２０ｍＪ／ｍｇ，好ましくは２５ｍＪ／ｍｇ以上である。昇温結晶化温度は，ＰＥＴの結晶する温度であり，光沢を出す為には非常に重要な温度であり，低い温度では，包装用容器における光沢がなくなってしまう。」（段落【０００９】）
「カーボンを混入したシートの表面は，微細な凹凸が生じるものである。…よって，このシートの一方に，５μｍ以上のＰＥＴを主成分とする層を形成するのが好ましい。この層を形成することによって，印刷を行なう表面が，境面になり，美しい印刷が行なえるものである。又，シートの物性が安定し，安定して包装用容器を成形することができる。…この層の肉厚を，５μｍ以上，好ましくは１０μｍ以上にする。この層の肉厚を５μｍ以下の場合は，外層の均一化が困難であり実用上の不具合をきたす。」（段落【００１０】）「本発明におけるシートを用いる包装用容器も公知技術で製造することができる。例えば，一般的に行われている真空成形法，プラグアシスト成形法等を採用して製造することができる。」（段落【００１３】）
「（２）昇温結晶化温度
容器切り出し片をＤＳＣ－２２０（セイコー電子(株)製）で昇温速度２０度／ｍｉｎで測定した。」（段落【００１７】）
「（３）結晶化熱量
容器切り出し片をＤＳＣ－２２０（セイコー電子(株)製）で昇温速度２０度／ｍｉｎで測定した。」(段落【００１８】）
「実施例１，２，３及び比較例１，２
上記の各樹脂を用いて自家製多層シート押出機（タツチロール方式）でシート成形を行い厚み０．４ｍｍシートを得た。次に，三和興業(株)製ＰＬＡＶＡＣ型式ＦＥ－３６ＦＣ容器成形機を用いて，底部直径＝１０ｃｍ，深さ＝４ｃｍの円筒形容器を成形した。…」（段落【００２２】）
「実施例１，２，３及び比較例１，２
”表１”の実施例１，２，３及び比較例１，２のシートを用いた容器側面部切り出し片でのＤＳＣ測定結果及び容器の光沢（容器外観観察）の評価結果を”表２”に示す。」（段落【００２３】）
「”表２”より明かなごとく，本発明の包装用容器は，容器全体に優れた光沢のある外観を示している。」（段落【００２４】）
【表１】（段落【００２６】）
【表２】（段落【００２７】）


平成２５年１月２８日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１１１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１１月２７日
判決
原            告                Ｘ訴訟代理人弁護士                尾      関      孝      彰訴訟代理人弁理士                柴山健   一同                              阿部    寛同                              寺   澤   正太郎同                              城      戸      博      兒被            告                コニカミノルタエムジー株式会社訴訟代理人弁護士                城      山      康      文同                              井      上              譲訴訟代理人弁理士                金      山      賢      教同                              重      森      一      輝
主文
１特許庁が無効２０１１－８００１３０号事件について平成２４年２月１６日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
特許庁は，被告の有する後記本件特許について，原告から無効審判請求を受け，審判請求不成立の審決をした。本件は，原告がその取消しを求めた訴訟であり，争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「シンチレータパネル」とする特許第４７２５５３３号（平成１９年２月２３日出願，平成２３年４月２２日設定登録，請求項の数７，以下「本件特許」という。）の特許権者である。
原告は，平成２３年７月２０日，本件特許について無効審判を請求し（無効２０１１－８００１３０号事件），被告は，平成２３年１０月４日，訂正請求をした。特許庁は，平成２４年２月１６日，「平成２３年１０月４日付け訂正請求書による訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２４日原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
平成２３年１０月４日付け訂正請求書による訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである〔甲３２（訂正請求書）添付の「特許請求の範囲」。以下，各請求項記載の発明を「本件発明１」のようにいい，本件発明１ないし本件発明７を併せて「本件発明」という。また，本件特許の訂正明細書（甲３２添付の明細書）を「本件明細書」という。〕。
「【請求項１】
基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層を有するシンチレータパネルであって，該反射層が，該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し，アルミナ，酸化イットリウム，酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなり，該柱状結晶構造のシンチレータ層は，該反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであり，該シンチレータパネルは，入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し，該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し，該出力基板は，光電変換素子を備えていることを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項２】
前記反射層表面がカレンダー処理により平滑化されていることを特徴とする請求項１記載のシンチレータパネル。
【請求項３】
前記白色顔料が，平均粒径０．１～３．０μｍの白色顔料であることを特徴とする請求項１又は２記載のシンチレータパネル。
【請求項４】前記平均粒径０．１～３．０μｍの白色顔料が，二酸化チタンであることを特徴とする請求項３記載のシンチレータパネル。
【請求項５】前記基板が，厚さ５０μｍ以上５００μｍ以下の可とう性を有する高分子フィルムからなることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載のシンチレータパネル。
【請求項６】前記高分子フィルムがポリイミド（ＰＩ）またはポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムであることを特徴とする請求項５記載のシンチレータパネル。【請求項７】前記反射層の厚さが０．２～３．０μｍであることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のシンチレータパネル。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりである。審決は，請求人（原告）主張の無効理由１（主引例甲１），同２（主引例甲６）及び同３（主引例甲８）はいずれも理由がないとした。本件発明１と各主引例との対比に係る審決の認定は，次のとおりである。
(1)無効理由１について
ア甲１発明（特開２００１－２５５６１０号公報に記載された発明）の内容「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂは，バック側の蛍光スクリーン２０ｃ，及びその間のセンターの放射線像変換パネル２０ａとともに放射線画像形成材料２０を形成し，フロント側蛍光スクリーン２０ｂは順に，支持体２１ｂ，放射線吸収性蛍光体層
２２ｂ，および保護層２４ｂから構成されており，
支持体２１ｂは，ポリイミド樹脂からなる厚みが５０μｍ乃至１ｍｍのシートあ
るいはフィルムであり，
放射線吸収性蛍光体層２２ｂは，ＣｓＩ：Ｔ１の針状結晶膜である蒸着膜からなり，支持体２１ｂと放射線吸収性蛍光体層２２ｂとの間に，拡散反射層を設け，拡散反射層は，二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調整した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成する，フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ。」
イ本件発明１と甲１発明の一致点
「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層を有す
るシンチレータパネルであって，
該反射層が，該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し，
酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなり，
該シンチレータパネルは，入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に
応じて電磁波を発光し，撮像パネルを構成する
シンチレータパネル。」
ウ本件発明１と甲１発明の相違点
(ア)相違点１
本件発明１の柱状結晶構造のシンチレータ層は，「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであ」るのに対し，甲１発明の「ＣｓＩ：Ｔ１の針状結晶膜である蒸着膜からな」る「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」は，上記発明特定事項を備えていない点。
(イ)相違点２


本件発明１のシンチレータパネルは，「該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し，該出力基板は光電変換素子を備えている」のに対し，甲１発明の「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ」は，「放射線画像形成材料２０」を構成するものの，上記発明特定事項を備えていない点。
(2)無効理由２について
ア甲６発明（特開平１０－９０４９８号公報に記載された発明）の内容「支持体上に，光反射層および蛍光体層を支持体側からこの順に有する放射線増
感スクリーンにおいて，
該光反射層が樹脂中に多数の空隙を形成したものであり，空隙と樹脂との界面が主に支持体表面とほぼ平行な面を有する平板状の空隙であり，かつ空隙が光反射層中に５ｖｏｌ％以上８０ｖｏｌ％以下含有されていて，かつ空隙の長径の平均が１μｍ以上３０μｍ以下であり，かつ光反射層の膜厚が３０μｍ以上であり，
蛍光体層の蛍光体は，ＣｓＩ：Ｔ１である，
放射線増感スクリーン。」
イ本件発明１と甲６発明の一致点
「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として形成されたシンチレータ層を有するシンチレータパネルで
あって，
該反射層が，該基板とシンチレータ層との間に存在するシンチレータパネル。」
ウ本件発明１と甲６発明の相違点
(ア)相違点３
本件発明１のシンチレータ層は，「蒸着により形成された柱状結晶構造」であり，「アルミナ，酸化イットリウム，酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成させたものであ」るのに対し，甲６発明の「蛍光体層の蛍光体は，ＣｓＩ：Ｔ１である」「蛍光体層」は，上記発明特定事項を備えていない点。
(イ)相違点４
本件発明１の反射層は，「アルミナ，酸化イットリウム，酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からな」るのに対し，甲６発明の「光反射層」は，「樹脂中に多数の空隙を形成したものであり」上記発明特定事項を備えていない点。
(ウ)相違点５
本件発明１のシンチレータパネルは，「該シンチレータパネルは，入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し，該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し，該出力基板は，光電変換素子を備えている」のに対し，甲６発明の「放射線増感スクリーン」は，上記発明特定事項を備えていない点。
(3)無効理由３について
ア甲８発明（特開２００３－２０７８６２号公報）に記載された発明）の内容「支持体，その表面に必要に応じて設けられる下引層等の機能層及び蛍光体層とからなり，更に，蛍光体層の表面を物理的，化学的に保護するための保護膜が設けられている放射線画像変換パネルにおいて，
支持体は，ポリイミドフィルムが好ましく，
蛍光体層は，気相成長方式によって形成される，柱状の輝尽性蛍光体層であり，支持体と輝尽性蛍光体層との間に，有機溶剤中に樹脂及び酸化チタンを分散して支持体上に塗布乾燥させて設けた反射層を備えてもよい，放射線画像変換パネル。」
イ本件発明１と甲８発明の一致点
「基板上に反射層及び蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層を有
するシンチレータパネルであって，
該反射層が，該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し，酸化チ
タンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる，
シンチレータパネル。」
ウ本件発明１と甲８発明の相違点
(ア)相違点６
本件発明１のシンチレータ層は，「ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含有する添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造」であり，「アルミナ，酸化イットリウム，酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであ」るのに対し，甲８発明の「気相成長方式によって形成される，柱状の輝尽性蛍光体層である」「蛍光体層」は，上記発明特定事項を備えていない点。
(イ)相違点７
本件発明１のシンチレータパネルは，「該シンチレータパネルは，入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し，該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し，該出力基板は，光電変換素子を備えている」のに対し，甲８発明の「放射線画像変換パネル」は，上記発明特定事項を備えていない点。
第３審決の取消事由に係る原告の主張
審決には，本件発明１と甲１発明の相違点１の判断における理由不備（取消事由１），本件発明１と甲１発明の相違点１の判断の誤り，本件発明１の効果の認定の誤り（取消事由２），本件発明１と甲６発明の相違点３の判断の誤り（取消事由３），本件発明１と甲８発明の一致点及び相違点６の認定の誤り，判断遺脱（取消事由４），本件発明１と甲８発明の相違点６の判断の誤り（取消事由５），本件発明２ないし７に対する無効理由１ないし３についての判断の誤り（取消事由６）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は違法であり取り消されるべきものである。
１本件発明１と甲１発明の相違点１の判断における理由不備（取消事由１）
(1)蒸着対象に係る認定について
審決は，本件発明１と甲１発明との相違点１について，次のとおり判断している（審決書３１頁２行～９行）。
「蒸着により膜形成を行う場合，蒸着させる対象の表面の材質，構造により膜の成長がうまくいくかどうかが左右されることは，当業者にとって常識的な事項であることから，甲第７号証に開示された上記技術から，甲１発明における拡散反射層上に形成するＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜を，二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調製した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成された拡散反射層上に直接蒸着により形成することを導き出すことは，当業者にとって容易になし得たことではない。」