また，共通点（１Ａ）のうちの側面視形状に係る構成も，強度を向上させるために人工歯の分野で採用される一般的な形状に当たるものにすぎない。そうすると，審決Ａが認定する本願意匠Ａと引用意匠Ａの共通点は，いずれも看者の注意を惹くものではなく，類否判断を大きく左右する要素とはなり得ない。したがって，これに反して共通点の機能を過大に評価した審決Ａの類否判断は誤りである。
(3)人工歯の正面視の形状は患者がこれを装着したときに他人から見えるものであって，需要者において人工歯を選択する際の第一の条件となり，細部の形状もよく検討しながら選択するものであるところ，次の図のとおり，本願意匠Ａの正面視左端部の中ほどやや上部にごくわずかな屈曲凹部が設けられていれば（相違点（１ア）），かかる凹部は需要者の注意を惹くことになる。【本願意匠Ａ（正面図）】    【引用意匠Ａ（正面図）】そうすると，相違点（１ア）に係る本願意匠Ａの形状を「天然歯の上顎前切歯の該部において見られるありふれた形態であり」，同相違点が「極めて小さな部分におけるごくわずかな相違にすぎないから，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である」とした審決Ａの判断は誤りである。
(4)需要者である歯科医師等は，患者の下顎運動に合わせて上顎前歯切縁部の形状を調整するから，上顎前歯切縁部は需要者の注意力が集中する部分であるところ，次の図のとおり，切縁部に係る相違点（１イ）も，明瞭に視認できる大きな相違点である。
【本願意匠Ａ（正面図）】    【引用意匠Ａ（正面図）】すなわち，引用意匠Ａと異なって本願意匠Ａの切縁部は左右非対称であって，一見して判別することができる。食物を切断するという前歯の役割の中心を果たす切縁部先端の形状に関する原告主張に係る相違点（１エ），上顎前歯と咬合調整する上で重要な原告主張に係る相違点（１オ）も考慮すれば，本願意匠Ａと引用意匠Ａとは明確に相違するということができる。したがって，「天然歯の上顎前歯の該部において見られる形態であり，・・・この相違は人工歯を天然歯の代替として用いるときに，普通に見られる変更の範囲内でのごくわずかな相違にすぎず，意匠全体として見ると，・・・正面視が，上方半分弱が略半円形，下方半分強が略方形の略釣鐘形状全体として視認される中に埋没してしまう程度の相違にすぎない」とした審決Ａの判断は誤りである。
ところで，従来は，歯科医等の需要者が最終調整を行うことを前提として，前歯切縁部にファセット面（平坦部分）が設けられていなかったが，総義歯の維持・安定と効果的なそしゃくに必要な接触を確保するべく，本願意匠Ａでは，切縁部につながる舌側面部にファセット面が設けられている。ここで，人工歯（同士）では天然歯とは異なった接触，咬合が起こるし，歯科医等の需要者による最終咬合調整を考慮する必要があるので，ファセット面は，天然歯切縁部における加齢等による摩耗面とは全く異なる形状となっている。したがって，ファセット面の存在は，従来の上顎前歯には見られない，特徴的な美感を生じさせている。このとおり，ファセット面の存在は本願意匠Ａの大きな特徴であるが，これが設けられていない従来の人工歯に比して非常に有効であり（削合調整時間の短縮化，調整作業における人為的ミスの発生確率の低減，資材損失の低減という経済的メリットや，義歯の完成品の良，不良の見通しを付けやすくなるメリットがある。なお，ファセット面を設けた前歯用人工歯が既に存在するとしても，ファセット面の形状，側面視でのファセット面の角度及びその機能が既知のものとは異なる。例えば，顎を側方にずらしたときでも，上顎が下顎から大きく浮き上がらず，機能的な位置関係が維持されており，需要者がかかる側方運動時の非機能的な位置関係の調整を省略することができる。），歯科医等の需要者が人工歯を取り扱う際に大きな影響を与え，需要者から高く評価されているのであって，引用意匠Ａと類似しない要素として強い影響を与えるものである。そうすると，かかるファセット面を考慮せずに本願意匠Ａが引用意匠Ａと類似するとした審決Ａの判断は誤りである。
(5)そもそも人工歯基底面中央凹陥部は，内部に樹脂製の人工歯肉が入り込んで人工歯を固定するためのもので，固定する効果はその形状に大きく依存するし，需要者である歯科医等が手作業で繊細な作業を行う箇所であるから，需要者にとって重要で，その注意を惹く箇所であるところ，次の図のとおり，基底面中央凹陥部に係る相違点（１ウ）は明瞭に視認できる大きな相違点である。
【本願意匠Ａ          【引用意匠Ａ
（Ｂ－Ｂ線端面図）】    （Ａ－Ａ線断面図）】
【人工歯肉を用いて固定した場合の参考図（左が本願意匠Ａ，右が引用意匠Ａ，赤色斜線部分が人工歯肉）】
ここで，相違点（１ウ）に係る基底面の形状の相違は，次の図のとおり，人工歯を人工歯肉に固定した後にも確認できるほど大きなものである（赤色斜線部分が人工歯肉で覆われた部分）。
【本願意匠Ａ（正面図）】【引用意匠Ａ（正面図）】原告主張に係る相違点（１ク），（１ケ）も，人工歯を固定する上で機能を果たす部分に係るものであって，相違点（１ウ）と合わせて考慮すれば，上顎前歯の人工歯の一般的形状にすぎない共通点（１Ｂ－２），（１Ｂ－３）から生じる印象を凌駕するものであることは明らかである。
そうすると，「凹部の内底中心部におけるわずかな丸みの有無にすぎず，その内底中心部の形状も，切断してようやくわかるだけであり，両意匠の共通点の中に埋没してしまう程度の相違にすぎないものであるから，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ａの判断は誤りである。なお，部分義歯に本願意匠Ａの人工歯を固定する場合でも人工歯肉を使用して固定されるし，インプラント上部構造体に上記人工歯を固定する場合でも，人工歯肉を使用して装着固定具に人工歯を固定する。したがって，本願意匠Ａの人工歯の固定方法としては，基底面中央凹陥部に人工歯肉を注入して固定する方法が想定されるのであって，かかる固定方法に限られないとする被告の主張は誤りである。また，インプラントに用いる上部構造体は治療ごとに各別に製作されるものにすぎず，量産される人工歯とは取扱いが異なる。
そして，被告が本件訴訟で提出する乙第１３号証は，基底面全体が略方形のものにすぎず，基底面の輪郭の一部が直線状である本願意匠Ａとは大きく形状が異なるものである。


(6)人工歯には食物をそしゃくするために一定の強度が要求される一方，対向する天然歯が摩耗しないよう，天然歯よりも摩耗しやすい材質でなければならないから，天然歯を構成する成分と異なる成分の材料で人工歯を形成しなければならず，他方，材質から来る強度低下を補うためにその形状を工夫する必要がある。正面視の形状は天然歯のそれに近付けなければならないから，工夫の余地があるのは側面視の形状であって，需要者に印象づけるのも側面視の形状である。しかるに，歯冠部９の唇側面１に関する原告主張に係る相違点（１カ）及び同歯冠部の舌側面４に関する原告主張に係る相違点（１キ）により，次の図のとおり，引用意匠Ａの歯冠部は全体に唇面側（正面側）に張り出した印象を与えるのに対し，本願意匠Ａの歯冠部は唇面側に張り出さず，まっすぐな（垂直な）印象を与えるし，この張り出し部分の有無は，側面視で大きな割合を占めている。
【右側面図対比図】
そうすると，上記相違点も需要者に本願意匠Ａが引用意匠Ａとは異なると印象付ける相違点であって，意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。(7)以上のとおり，本願意匠Ａはその相違点がもたらす印象が，引用意匠Ａとの共通点から生じる美感を大きく凌駕するために，両意匠は類似しないのであって，これに反する審決Ａの判断は誤りである。
８取消事由８（本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの類否判断の誤り）(1)本願意匠Ｂについても本願意匠Ａと同様の観点（前記７(1)，(2)）を踏まえて類否判断を行うべきところ，審決Ｂが認定する本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの共通点は，いずれも上顎前歯の人工歯の一般的な形状にすぎず，看者の注意を惹くものではなく，意匠の類否判断を大きく左右する要素にはなり得ないのであって，共通点の機能を過大に評価した審決Ｂの類否判断は誤りである。(2)審決Ｂが認定するとおり，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂとでは正面視右端部の形状が異なるところ（相違点（２ア），次の図の赤色実線部分），かかる形状の相違は人工歯の装着時に他人から見える箇所の相違であって，需要者の注意を惹くもの
引用意匠引用意匠引用意匠引用意匠ＡＡＡＡ
本願意匠本願意匠本願意匠本願意匠ＡＡＡＡ
本願意匠本願意匠本願意匠本願意匠ＡＡＡＡ
である。
【本願意匠Ｂ（正面図）】      【引用意匠Ｂ（正面図）】なお，本願意匠Ｂは，前歯用人工歯とはいっても上顎側切歯用の人工歯に係るものであるから，被告のように，本願意匠Ｂの正面視の形態と上顎中切歯の典型的な正面視の形態を比較するのは無意味である。
そうすると，相違点（２ア）は共通点（２Ｂ－１）による美感を凌駕する大きな相違点であって，「上方半分弱の正面視略半円形部の正面を，下方から上方に向かって次第に縮径する略円弧曲面とし，そのうち最上辺部においては曲率を小さくしたことから，その曲率の違いによってわずかな屈曲凹部として視認されるだけであって，両意匠の該部の形態は，ともに天然歯の上顎前切歯の該部において見られるありふれた形態であり，・・・・極めて小さな部分におけるごくわずかな相違にすぎないから，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｂの判断は誤りである。
(3)次の図のとおり，側面視上端部の形状に係る相違点（２イ）（赤色実線部分）は明瞭に視認できる大きな相違点である。
【本願意匠Ｂ（右側面図）】      【引用意匠Ｂ（右側面図）】上記相違点（２イ）及び原告主張に係る相違点（２ケ）は人工歯の基底面の形状に関する相違点であるところ，人工歯の固定の観点から重要な形状で，需要者の注意を惹く部分である。また，相違点（２ケ）による基底面の輪郭の相違は，基底面の形状全体に及ぶ大きなものであって，人工の歯肉に固定した後も，断面図や人工歯の埋まり具合等でその相違を視認できるほどのものである。そうすると，相違点（２イ），（２ケ）を合わせて考慮すれば，上顎前歯の人工歯の一般的形状にすぎない共通点（２Ｂ－２），（２Ｂ－３）から生じる印象を凌駕するものであることは明らかである。したがって，上記相違点（２イ）が「基底面の上端におけるごくわずかな平坦部の有無にすぎないし，また，本願意匠Ｂの該部の形態は，人工歯の上顎側切歯の該部の形態として本願出願前に公然知られている形態であるから・・・，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｂの判断は誤りであるし，相違点（２ケ）とともに類否判断に影響を与えるものである。(4)そもそも，前歯の人工歯を装着する場合には切縁部の形状を顎の運動に合わせて調整する必要があるから，切縁部の先端及び舌側面は歯科医等の需要者の注意が集中する部分であるし，食物を切断する機能の観点から切縁部先端の形状は重要である。
しかるに，次の図のとおり，切縁部先端部の形状に係る相違点（２ウ）（赤色実線部分）は明瞭に視認できる大きな相違点である。
【本願意匠Ｂ（正面図）】    【引用意匠Ｂ（正面図）】【本願意匠Ｂ（右側面図）】    【引用意匠Ｂ（右側面図）】また，次の図のとおり，舌面凹部の形状に係る相違点（２エ）も明瞭に視認できる大きな相違点である。
【本願意匠Ｂ（背面図，    【引用意匠Ｂ（背面図，赤色破線部分が浅くえぐっ    赤色破線部分が浅くえぐった部分）】                  た部分）】【本願意匠Ｂ（背面図，    【引用意匠Ｂ（背面図）】赤色実線部分が右下隅略
粟粒状凹部）】


【本願意匠Ｂ（底面図，赤色矢印で示された部分が右下隅略粟状凹部）】ここで，上記図のとおり，本願意匠Ｂの舌側面（舌面）の浅くえぐれた面は右下隅略粟粒状凹部をその範囲中に含んでおらず，上記凹部はファセット面の近傍に設けられているので，歯の接触関係を意識する需要者は上記凹部に注意を惹きつけられるものである。審決Ｂは，上記右下隅粟状凹部が浅くえぐれた面の中に含まれる旨認定しているが（相違点（２エ）），この認定は誤りである。また，本願意匠Ｂの右下隅略粟粒状凹部は，これを設けることで咬合調整を施す範囲が小さくなり，調整効率が向上するという，ファセット面と同様の機能を果たすもので，天然歯には先天的に存在しない部分であるし，被告が本件訴訟で提出する乙第１号証にも記載されていない。
そうすると，相違点（２ウ），（２エ），原告主張に係る相違点（２オ）（切縁部の側面視での直線部分の長さに係る相違点）は相まって本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの類否判断に強い影響を与えるものである。
審決Ｂは，相違点（２ウ）につき，「正面視でのごく低い山状部自体が，ともすれば直線と認識してしまいそうな極めて低い山状部にすぎないものであり，また側面視での先端のとがりの程度にしても，切縁部のみを注視してやっと視認できる程度のごくわずかな相違にすぎないものであるから，両意匠の切縁部に共通する形態，すなわち，側面視では，略弾頭形状を呈するものであり，切縁部の端面形状が，概ね略放物線を描くという共通の形態に埋没してしまう程度の相違にすぎず，この相違点が類否判断に及ぼす影響も微弱である。」と判断し，相違点（２エ）につき，「本願意匠Ｂの三つの凹部は，中央左右の略米粒形状凹部はごく浅く，右下隅の略粟粒状部もごく浅くかつ小さなものにすぎず，また引用意匠Ｂの該部の態様はありふれており，舌面自体が使用時には目に付きにくい部位であるから，この相違点は軽微な相違にすぎず，類否判断に及ぼす影響は微弱である。」と判断したが，これらの判断には誤りがある。
また，前記のとおり，審決Ｂは本願意匠Ｂのファセット面に係る相違点を看過しているが，本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｂのファセット面の存在は，特徴的な美感を生じさせるもので，意匠の大きな特徴を成し，意匠の類否判断に強い影響を与えるものである。そうすると，かかるファセット面を考慮せずに本願意匠Ｂと引用意匠Ｂとが類似するとした審決Ｂの判断は誤りである。(5)本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの歯冠部の側面視における相違点である原告主張の相違点（２カ），（２キ），（２ク）を合わせて考慮すると，次の図のとおり，引用意匠Ｂからは基底面を含む領域部分を舌側面側に膨出させた太い印象を受けるのに対し，本願意匠Ｂからはスリムな印象を受けるし，側面視において相違する部分は大きな比率を占める。
【右側面図対比図】
引用意匠引用意匠引用意匠引用意匠ＢＢＢＢ
本願意匠本願意匠本願意匠本願意匠ＢＢＢＢ
これらは人工歯の強度を補強するための形状的工夫であって，需要者に相違を印象付けるものであるから，上記相違点は意匠の類否判断に強い影響を与えるものであって，かかる相違点を考慮せずに本願意匠Ｂと引用意匠Ｂとが類似するとした審決Ｂの判断は誤りである。
(6)以上のとおり，本願意匠Ｂはその相違点がもたらす印象が，引用意匠Ｂとの共通点から生じる美感を大きく凌駕するために，両意匠は類似しないのであって，これに反する審決Ｂの判断は誤りである。
９取消事由９（本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの類否判断の誤り）(1)本願意匠Ｃについても本願意匠Ａと同様の観点（前記７(1)，(2)）を踏まえて類否判断を行うべきところ，審決Ｃが認定する本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの共通点は，いずれも下顎前歯の人工歯の一般的な形状にすぎず，看者の注意を惹くものではなく，意匠の類否判断を大きく左右する要素にはなり得ないのであって，共通点の機能を過大に評価した審決Ｃの類否判断は誤りである。(2)審決Ｃが認定するとおり，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃとでは，正面視で左右非対称か（本願意匠Ｃ），左右対称か（引用意匠Ｃ）が異なるところ（相違点（３ア），次の図を参照），かかる形状の相違は大きな相違点である。【本願意匠Ｃ（正面図）】【引用意匠Ｃ（正面図）】のみならず，本願意匠Ｃの人工歯は下顎前歯の側切歯（２番）に対応し，引用意匠Ｃの人工歯は下顎前歯の中切歯（１番）に対応するところ，義歯内で装着される位置が明らかに異なるのであって，歯科医等の需要者が取り違えて装着することはありえない。
そうすると，「その形状が左右対称か，左右非対称かは，模する天然歯の位置による相違にすぎず，どちらも下顎前歯の天然歯としての形態を表現して，正面視の全体形状を略逆細釣鐘形状とする点では共通しているから，相違点は，この共通点に埋没してしまう程度の軽微な相違にすぎず，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｃの判断は誤りである。(3)審決Ｃが認定するとおり，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃとでは，側面視で略三角形状の各辺のうち，舌面側（次の図で右側）の２辺の長さが，上方の辺と下方の辺とで略同じであるか（本願意匠Ｃ），上方の辺の方が下方の辺よりも長いか（引用意匠Ｃ）が異なるところ（相違点（３イ），次の図を参照），これは補強のための形状的工夫の相違の表れであって，明瞭に視認できる大きな相違点である。【本願意匠Ｃ（正面図）】【引用意匠Ｃ（正面図）】また，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの側面視の形状に関する原告主張に係る相違点（３キ），（３ク）も合わせて考慮すると，次の図のとおり，引用意匠Ｃからは基底面を含む領域部分全体を下側面側に膨出させた太い印象を受けるのに対し，本願意匠Ｃからはスリムな印象を受けるし，側面視において相違する部分は大きな比率を占める。
【右側面図対比図】


これらはいずれも人工歯の強度を補強するための形状的工夫であって，需要者に相違を印象付けるものであるから，上記相違点は意匠の類否判断に強い影響を与えるものである。したがって，「側面視の形状の相違点（３イ）については，この種物品が天然歯の形態を模するものであり，天然歯の形態には個人差があることを考慮すると，患者の性別や，骨格に応じた個人差に応じた変更の範囲内での，わずかな長さの比率の相違というに止まるものであるから，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｃの判断は誤りであり，またかかる相違点（３キ），（３ク）を考慮せずに本願意匠Ｃと引用意匠Ｃとが類似するとした審決Ｃの判断は誤りである。
(4)審決Ｃが認定するとおり，本願意匠Ｃの切縁部は正面視で上端辺中間部がわずかに高い山状を成しているのに対して，引用意匠Ｃの切縁部は正面視で上端辺が水平状である点で両意匠は異なるし（赤色実線部分，次の上の図を参照），また本願意匠Ｃの切縁部上端辺の両隅は正面視で曲率の異なる円弧状を成しているのに
引用意匠引用意匠引用意匠引用意匠ＣＣＣＣ
本願意匠本願意匠本願意匠本願意匠ＣＣＣＣ
対して，引用意匠Ｃの切縁部上端辺の両隅は正面視でほぼ同じ曲率の円弧状を成している点で両意匠は異なるところ（赤色実線部分，次の下の図を参照，これらがまとめて相違点（３ウ）を構成する。），かかる相違点は明瞭に視認できる大きな相違点である。
【本願意匠Ｃ（正面図）】    【引用意匠Ｃ（正面図）】【本願意匠Ｃ（正面図）】    【引用意匠Ｃ（正面図）】本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの側面視での切縁部の形状についての原告主張に係る相違点（３カ）も，相違点（３ウ）と同様に，咬合調整の観点から需要者の注意が最も集中し，前歯の役割の中心を果たす切縁部先端の形状に関するものであり，これらの相違点は相まって，意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。そうすると，「本願意匠Ｃの形状が，天然の下顎側切歯の該部の形状を模したものであり，引用意匠Ｃの形状は，天然の下顎中切歯の該部の形状を模したものであるから・・・，模する天然歯の位置による相違にすぎず，どちらも下顎前歯の天然歯の切縁部の正面形状を表現しており，本願意匠Ｃの上端辺中間部が山状を成していても，その山はごくわずかな高さしかないのであるから，この相違は，切縁部上端辺の両隅が丸みを帯びているという共通する形態の中に埋没してしまう程度の相違にすぎず，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｃの判断は誤りであるし，また上記相違点（３カ）を考慮せずに本願意匠Ｃと引用意匠Ｃが類似するとした審決Ｃの判断は誤りである。
加えて，前記のとおり，審決Ｃは本願意匠Ｃのファセット面に係る相違点を看過しているが，本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｃのファセット面の存在は，特徴的な美感を生じさせるもので，意匠の大きな特徴を成し，意匠の類否判断に強い影響を与えるものである。そうすると，かかるファセット面を考慮せずに本願意匠Ｃと引用意匠Ｃとが類似するとした審決Ｃの判断は誤りである。(5)審決Ｃが認定するとおり，本願意匠Ｃの基底面中央凹陥部は略丸底形状を成している一方，引用意匠Ｃの基底面中央凹陥部は略円すい形状を成している点で異なるところ（相違点（３オ）），この相違点は明瞭に視認できる大きなものである。本願意匠Ａ，Ｂと同様，人工歯の基底面の形状は人工歯の固定の観点から重要で，需要者の注意を惹く部分であるから，上記相違点（３オ）及び稜，基底面輪郭及び中央凹陥部輪郭の形状に関する原告主張に係る相違点（３コ）から生じる影響は大きい。しかも，相違点（３コ）による基底面の輪郭の相違は，基底面の形状全体に及ぶ大きなものであって，人工の歯肉に固定した後も，断面図や人工歯の埋まり具合等でその相違を視認できるほどのものである。
また，原告主張に係る相違点（３ケ）は，基底面と歯頸部によって形成される唇側面下端縁の形状に関する相違点であるが，基底面も歯頸部も人工歯を固定する役割を担い，その形状は需要者の注意を惹く部分である。そうすると，相違点（３オ），（３ケ），（３コ）を合わせて考慮すれば，これらの相違点から生じる印象が共通点（３Ｃ－２），（３Ｃ－３）から生じる印象を凌駕することは明らかで，意匠の類否判断に強い影響を与えるものである。
したがって，相違点（３オ）は「凹部の内底中心部におけるわずかな丸みの有無にすぎず，その内底中心部の形状も，切断してようやくわかるだけであり，両意匠の共通点の中に埋没してしまう程度の相違にすぎないものであるから，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｃの判断は誤りである。(6)以上のとおり，本願意匠Ｃはその相違点がもたらす印象が，引用意匠Ｃとの共通点から生じる美感を大きく凌駕するために，両意匠は類似しないのであって，これに反する審決Ｃの判断は誤りである。
１０取消事由１０（本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの類否判断の誤り）(1)本願意匠Ａにおけるのと同様に，審決Ｄは人工歯に係る公知意匠の形状を参酌せず，人工歯という商品の特性を看過し，全体形状が一見共通しているという印象に基づいて本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの類否判断を行ったもので，また上顎前歯の人工歯の一般的形状に当たるにすぎない共通点の機能を過大に評価して類否判断を行っているから，審決Ｄの判断は誤りである。


(2)本願意匠Ａにおけるのと同様に，正面視で両下隅の形状に係る相違点（４ア）は，明瞭に視認できる大きな相違点であり，「本願意匠Ｄの両隅の形態，引用意匠Ｄの両隅の形態は，ともに，天然歯の上顎前歯の該部において見られる形態であり，この種人工歯においては天然歯の形態を模することはごく普通であり，この相違は人工歯を天然歯の代替として用いるときに，普通に見られる変更の範囲内のごくわずかな相違にすぎず，意匠全体として見ると，両意匠とも，正面視の形状を略扁平逆台形状，側面視の形状を略逆三角形状とする略倒三角柱形状として視認される中に埋没してしまう程度の相違にすぎないから，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｄの判断は誤りである。切縁部先端部及びその近傍の形状についての原告主張に係る相違点（４イ），（４ウ）も相違点（４ア）同様に明瞭に視認できる大きな相違点である。本願意匠Ｄの切縁部につながる舌側面部にはファセット面が設けられているところ，このファセット面の存在は特徴的な美感を生じさせており，本願意匠Ａにおけるのと同様に，意匠の類否判断に強い影響を与えるものである。そうすると，かかるファセット面を考慮せずに本願意匠Ｄが本願意匠Ｄと類似するとした審決Ｄの判断は誤りである。
(3)以上のとおり，本願意匠Ｄは，その相違点がもたらす印象が，引用意匠Ｄとの共通点から生じる美感を大きく凌駕するために，両意匠は類似しないのであって，これに反する審決Ｄの判断は誤りである。
１１取消事由１１（本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの類否判断の誤り）(1)本願意匠Ｂにおけるのと同様に，審決Ｅは人工歯に係る公知意匠の形状を参酌せず，人工歯という商品の特性を看過し，全体形状が一見共通しているという印象に基づいて本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの類否判断を行ったもので，また上顎前歯の人工歯の一般的形状に当たるにすぎない共通点の機能を過大に評価して類否判断を行っているから，審決Ｅの判断は誤りである。
(2)本願意匠Ｂにおけるのと同様に，切縁部先端部の形状に係る相違点（５ア）は，明瞭に視認できる大きな相違点であるし，審決Ｅは原告主張に係る相違点（５ウ）を看過しているから，「正面視でのごく低い山状部自体が，ともすれば直線と認識してしまいそうな極めて低い山状部にすぎないものであり，また側面視での先端のとがりの程度にしても，切縁部のみを注視してやっと視認できる程度のごくわずかな相違にすぎないものであるから，両意匠の切縁部に共通する形態，すなわち，側面視では，略弾頭形状を呈するものであり，切縁部の端面形状が概ね略放物線を描くという共通の形態に埋没してしまう程度の相違にすぎず，この相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱である。」との審決Ｅの判断は誤りである。また，本願意匠Ｂにおけるのと同様に，本願意匠Ｅの舌側面右下隅略粟状凹部は舌側面の浅くえぐれた面に含まれていないし，舌側面の凹部の形状に係る相違点（５イ）は，明瞭に視認できる大きな相違点である。そうすると，「本願意匠Ｅの三つの凹部は，中央左右の略米粒形状凹部はごく浅く，右下隅の略粟粒状部もごく浅くかつ小さなものにすぎず，また引用意匠Ｅの該部の態様はありふれており，舌面自体が使用時には目に付きにくい部位であるから，この相違点は軽微な相違にすぎず，類否判断に及ぼす影響は微弱である。」との審決Ｅの判断は誤りである。また，切縁部舌側面側に設けられたファセット面の有無という相違点及びかかるファセット面が設けられていることを容易に見て取ることもできる切縁部側面視での相違点（５ウ）は，本願意匠Ｂにおけるのと同様に，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの類否判断に強い影響を与えるから，かかるファセット面の存在を考慮せず，両意匠が類似するとした審決Ｅの判断は誤りである。
(3)以上のとおり，本願意匠Ｅは，その相違点がもたらす印象が，引用意匠Ｅとの共通点から生じる美感を大きく凌駕するために，両意匠は類似しないのであって，これに反する審決Ｅの判断は誤りである。
１２取消事由１２（本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの類否判断の誤り）(1)本願意匠Ｃにおけるのと同様に，審決Ｆは人工歯に係る公知意匠の形状を参酌せず，人工歯という商品の特性を看過し，全体形状が一見共通しているという印象に基づいて本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの類否判断を行ったもので，また下顎前歯の人工歯の一般的形状に当たるにすぎない共通点の機能を過大に評価して類否判断を行っているから，審決Ｆの判断は誤りである。
(2)本願意匠Ｃにおけるのと同様に，本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの切縁部先端部の正面視での形状に係る相違点（６ア）は，明瞭に視認できる大きな相違点であるし，本願意匠Ｆの人工歯と引用意匠Ｆの人工歯とは用いられる位置が明らかに異なるから，「本願意匠Ｆの形状が，天然の下顎側切歯の該部の形状を模したものであり，引用意匠Ｆの形状は，天然の下顎中切歯の該部の形状を模したものであるから・・・，模する天然歯の位置による相違にすぎず，どちらも下顎前歯の天然歯の切縁部の正面形状を表現しており，本願意匠Ｆの上端辺中間部が山状を成していても，その山はごくわずかな高さしかないのであるから，この相違は，切縁部上端辺の両隅が丸みを帯びているという共通する形態の中に埋没してしまう程度の相違にすぎず，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との審決Ｆの判断は誤りである。


(3)審決Ｆは，本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの切縁部先端部の側面視での形状に係る相違点（６ウ）（丸みが付されているか，角があるか）を看過しているところ，この相違点は明瞭に視認できる大きな相違点である。そうすると，審決Ｆが両意匠の切縁部の側面視での形状に係る相違点（６イ）についてした，「曲率のごくわずかな相違にすぎず，両意匠とも，仮想中心軸を境として，唇面側扇形状部より，舌面側扇形状部のほうが広角である点では共通しており，相違点は，この共通する形状の中に埋没してしまう程度の軽微な相違にすぎないものであって，この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。」との判断は誤りである。また，切縁部唇側面に設けられたファセット面の有無という相違点は，本願意匠Ｃにおけるのと同様に，本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの類否判断に強い影響を与えるから，かかるファセット面の存在を考慮せず，両意匠が類似するとした審決Ｆの判断は誤りである。
(4)以上のとおり，本願意匠Ｆは，その相違点がもたらす印象が，引用意匠Ｆとの共通点から生じる美感を大きく凌駕するために，両意匠は類似しないのであって，これに反する審決Ｆの判断は誤りである。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１に対し
(1)前歯用人工歯は審美的観点から天然歯を模倣しているので，歯冠部正面視の形状は，天然歯と類似している一方，装着固定部は人工歯であるがゆえに必要な部位であって，固定方法によって異なる，種々の形態の可能性があるものである。これらの要請により，前歯用人工歯の形状は複雑なものとなっているが，原告は特定の方向から見たときの輪郭形状ないし輪郭のごく一部の線を捉えて意匠の対比を行っており，正確に意匠の形態を捉えていないし，原告が意匠を対比する上で掲げる図に引いた補助線も少なからず正確に立体形状を表現していない。また，審美性を第一の選択基準とし，最も目に付きやすい正面視（唇面視）の認定のレベルと，そうでない側面視等の認定のレベルを揃える必要はなく，前者の認定レベルをより詳細にしてしかるべきである。
(2)審決Ａが「上方を厚く略円弧状に」と認定したのは（共通点（１Ｃ－２）），唇側面下半分強のうち，上方部分の横断面が前方に膨らむ略円弧状を成し，下方に至るに従って，前方への膨らみの程度が減少して，下方部分では平板状に薄くなっているという趣旨であって，横方向に略円弧状であることを示したものである。そうすると，審決Ａは原告が主張するように，縦方向に略円弧状である旨を共通点として認定したのではなく，審決Ａに原告主張の誤りはない。また，人工歯の実際の大きさに即して見れば，両意匠の歯冠部の唇側面はともに，唇側に向かって，緩やかな縦方向略円弧状に膨らんでおり，原告主張に係る相違点（１カ）の看過はない。
(3)本願意匠Ａ，引用意匠Ａの底面図等の撮影方向が完全に一致しているわけではないし，底面図等を両意匠の比較のために回転することもできない。原告が主張する基底面輪郭の直線状部分（中央凹陥部の輪郭も同じ）は，特定の方向から見たときに現れるものにすぎないし，引用意匠Ａの基底面の輪郭も直線状部分が全くない円弧形状ではない。
そうすると，原告が示した図（写真）から両意匠の形態の相違を直ちに導き出し得るものではないし，審決Ａが基底面の輪郭形状を「略かまぼこ形状」としたのは，大づかみに形状を認定したものにすぎない。したがって，下半分強の部分の上方で最大口径部を成しているとした審決Ａの認定（共通点（１Ｃ－４））に誤りはないし，相違点の看過も存しない。
(4)引用意匠Ａの切縁部下端辺の正面視で中央やや右側の山状部の左右（両側）にごく緩やかな谷状を呈する部分があるため，上記下端辺の両隅部がやや山状を成していると視認されるのであって，これにより，引用意匠Ａの切縁部下端辺は，正面視で中央やや右側のごく低い山状部及び両隅のやや山状部と，これらの山状部の間にあるやや谷状部が，その全体でごく低い略波状形状を成している。そうすると，審決Ａがした共通点（１Ｄ－１）の認定に誤りはない。(5)原告が主張する相違点（１エ），（１オ）は，特定の方向（側面）から見たときに現れるごく一部分の直線状部分にすぎず，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，これを認定する必要がないごくわずかな立体形状であるから，審決Ａにかかる相違点の看過は存しない。
また，確かに引用意匠Ａについては本願意匠ＡのＡ－Ａ線端面図，Ｃ－Ｃ線端面図のような端面図（断面図）はないが，引用意匠Ａの断面図からは，切断面の形状のみならず切断面の向こう側にある形態も見て取ることができ，左右側面図や参考斜視図も考慮すれば，引用意匠Ａの形態を把握できる。しかるに，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，切縁部先端につながる舌側面に側面視で直線状部分，背面から見た場合には原告のいうファセット面（咬合小面）を認識することはできない。なお，特徴記載書を当該意匠の特定に使用してはならないのであって，特徴記載書中の記載内容に基づいてファセット面を認定しなかった審決Ａに誤りがあるものではない。
したがって，両意匠の切縁部を側面視で略弾頭形状と評価して差し支えなく，審決Ａがした共通点（１Ｄ－２）の認定に誤りはない。
(6)原告が主張する舌側面の形状の相違は，側面図のみに基づいて主張されているにすぎないし，本願意匠Ａの人工歯を実際の大きさに照らして観察した場合には，下方切縁部が略弾頭形状を呈して舌側に膨らむ一方，上方部はこれとは逆向きに緩やかな円弧状を成しながら舌側に反り返っており，引用意匠Ａと形状が共通していることを見て取れる。また，人工歯の実際の大きさに照らして観察した場合には，いずれも上端縁が略小円弧状を成しており，形状が共通する。そうすると，原告が主張する相違点（１キ），（１ケ）を認定する必要はなく，審決Ａには相違点の看過は存しない。
２取消事由２に対し


(1)本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｂについても，原告は，正確に意匠の形態を捉えていないところ，審決Ｂが「上方を厚く略円弧状に膨出させ」と認定したのは（共通点（２Ｃ－２）），本願意匠Ａにおけるのと同様に，横方向に略円弧状であるとの趣旨である。そうすると，審決Ｂは原告が主張するように，縦方向に略円弧状である旨を共通点として認定したのではなく，審決Ｂに原告主張の誤りはない。
また，原告が主張する相違点（２カ）も，側面図のみに基づいて主張されているものにすぎないし，人工歯の実際の大きさに即して見れば，いずれも歯冠部唇面が緩やかな略円弧状を成して唇側に膨らんでおり，かかる相違点を認定する必要はない。したがって，審決Ｂにかかる相違点の看過は存しない。(2)本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｂの底面図等から引用意匠Ｂとの形状の相違を直ちに導き出し得るものではないし，審決Ｂによる最大口径部の形状の認定は大づかみなものにすぎない。そうすると，審決Ｂには原告が主張する相違点（２ケ）の看過はないし，審決Ｂがした共通点（２Ｃ－４）の認定に誤りはない。
(3)本願意匠Ｂの下端辺は，正面視で中央やや左位置が，下端辺全辺の最下端を成しており，引用意匠Ｂと同様，切縁部が「正面図において，右隅は，右端部が内側に向かってわずかに湾曲してすぼまっており，下端辺に向かって角張って屈曲してやや山状部を形成しており，左隅は，左端部から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲しており，下端辺の中間にもやや山状部があ」る。そうすると，審決Ｂがしたかかる共通点（２Ｄ－１）の認定に誤りはない。(4)本願意匠Ａにおけるのと同様に，原告が主張する相違点（２オ）は，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，これを認定する必要がないごくわずかな立体形状にすぎないし，切縁部先端につながる舌側面に側面視で直線状部分，背面から見た場合には原告のいうファセット面（咬合小面）を認識することはできない。したがって，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの切縁部を側面視で略弾頭形状と評価して差し支えなく，審決Ｂがした共通点（２Ｄ－２）の認定に誤りはない。(5)原告が主張する相違点（２キ）は側面図のみに基づいて主張されているものにすぎないし，本願意匠Ｂも引用意匠Ｂも，その下方切縁部は，略弾頭形状を呈して舌側に膨らみ，その上方部は，下方とは逆方向の緩やかな円弧状を形成しつつ舌側に反り返っている。人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，かかる相違点はこれを認定する必要がないごくわずかな立体形状にすぎず，審決Ｂに相違点の看過は存しない。
また，背面側の稜は，人工歯を使用した場合に義歯床に隠れて目に付きにくくなる部分にすぎないから，審決Ｂが原告主張に係る相違点（２ク）を認定しなかったとしても，誤りであるとはいえない。
３取消事由３に対し
(1)本願意匠Ｃについても，原告は正確に意匠の形態を捉えていないところ，審決Ｃが「下方を厚く略円弧状に膨出させ」と認定したのは（共通点（３Ｂ－２）），本願意匠Ａにおけるのと同様に，横方向に略円弧状であるとの趣旨である。そうすると，審決Ｃは原告が主張するように，縦方向に略円弧状である旨を共通点として認定したのではなく，審決Ｃに原告主張の誤りはない。また，原告が主張する相違点（３キ）も，側面図のみに基づいて主張されているものにすぎないし，人工歯の実際の大きさに即して見れば，いずれも歯冠部唇面が緩やかな略円弧状を成して唇側に膨らんでおり，かかる相違点を認定する必要はないから，審決Ｃに相違点の看過は存しない。
(2)原告が主張するとおり，正面視における，本願意匠Ｃ，引用意匠Ｃの切縁部上端辺両隅の丸み（アール）の程度は異なるが，丸みを帯びていること自体は共通するのであって，審決Ｃがした共通点（３Ｄ－１）の認定に誤りはない。(3)原告が主張する相違点（３カ）は，特定の方向から見たときに現れるごく一部の直線部分に関するものにすぎないし，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，かかる相違点はこれを認定する必要がないごくわずかな立体形状にすぎない。
また，本願意匠Ｃも引用意匠Ｃもともに，歯冠部唇面が緩やかな縦方向の略円弧状を成して唇方向に膨らんでおり，形状が共通する。
そして，本願意匠Ｃの切縁部先端につながる唇側面に側面視で直線状部分，正面から見た場合には原告のいうファセット面（咬合小面）を認識することはできない。そうすると，審決Ｃに相違点の看過は存しないし，共通点（３Ｄ－２）の認定に誤りはない。
(4)背面側の稜は，人工歯を使用した場合に義歯床に隠れて目に付きにくくなる部分にすぎないから，審決Ｃが原告主張に係る相違点（３ク）を認定しなかったとしても，誤りであるとはいえない。
また，原告が主張する唇側面下端縁の相違点（３ケ）も，側面図のみに基づいて主張されるものにすぎないし，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，かかる相違点はこれを認定する必要がないごくわずかな立体形状にすぎない。しかも，この相違点に係る形状は，上記と同様に義歯床に隠れて目に付きにくくなる部分にすぎない。そうすると，審決Ｃが原告主張に係る相違点（３ケ）を認定しなかったとしても，誤りであるとはいえない。
(5)本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｃの底面図等から引用意匠Ｂとの形状の相違を直ちに導き出し得るものではないし，引用意匠Ｃの基底面の輪郭に直線状部分が全くないわけではない。
そうすると，審決Ｃには原告が主張する相違点（３コ）の看過は存しない。
４取消事由４に対し
(1)引用意匠Ｄにおいても，切縁部下端辺は，正面視で中央やや右側のごく低い山状部及び両隅のやや山状部と，三つの山状部の間にある二つのやや谷状部が，その全体でごく低い略波状形状を成しているのであって，審決Ｄがした共通点（４Ｄ）の認定に誤りはない。


(2)引用意匠Ｄの断面図，左右側面図，左右斜視図をもとに同意匠の形態を把握して本願意匠Ｄの形態と対比すれば，本願意匠Ｄ，引用意匠Ｄの切縁部はいずれも略弾頭形状と評価して差し支えない。また，原告が主張する相違点（４イ），（４ウ）はいずれも，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，相違点として認定する必要のないごく一部分の形状にすぎない。そうすると，審決Ｄに上記相違点の看過はなく，審決Ｄがした共通点（４Ｅ）の認定に誤りはない。そして，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，本願意匠Ｄの切縁部先端につながる舌側面に側面視で直線状部分，背面から見た場合には原告のいうファセット面（咬合小面）を認識することはできない。
５取消事由５に対し
(1)本願意匠Ｂにおけるのと同様に，本願意匠Ｅにおいても，下端辺の正面視で中央やや左位置が，下端辺全辺の最下端を成しており，引用意匠Ｅと同様，切縁部が「正面図において，右隅は，右端部が内側に向かってわずかに湾曲してすぼまっており，下端辺に向かって角張って屈曲してやや山状部を形成しており，左隅は，左端部から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲しており，下端辺の中間にもやや山状部があ」る。そうすると，審決Ｅがしたかかる共通点（５Ｄ－１）の認定に誤りはない。
(2)引用意匠Ｅの断面図，左右側面図，左右斜視図をもとに同意匠の形態を把握して本願意匠Ｅの形態と対比すれば，本願意匠Ｅ，引用意匠Ｅの切縁部はいずれも略弾頭形状と評価して差し支えない。また，原告が主張する相違点（５ウ）は，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，相違点として認定する必要のないごく一部分の形状にすぎない。そうすると，審決Ｅに上記相違点の看過はなく，審決Ｅがした共通点（５Ｄ－２）の認定に誤りはない。そして，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，本願意匠Ｅの切縁部先端につながる舌側面に側面視で直線状部分，背面から見た場合には原告のいうファセット面（咬合小面）を認識することはできない。
６取消事由６に対し
(1)本願意匠Ｃにおけるのと同様に，正面視における，本願意匠Ｆ，引用意匠Ｆの切縁部上端辺両隅の丸み（アール）の程度は異なるが，丸みを帯びていること自体は共通するのであって，審決Ｆがした共通点（６Ａ）の認定に誤りはない。(2)本願意匠Ｃにおけるのと同様に，原告が主張する相違点（６ウ）は，特定の方向から見たときに現れるごく一部の直線部分に関するものにすぎないし，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には，かかる相違点はこれを認定する必要がないごくわずかな立体形状にすぎない。
また，本願意匠Ｆも引用意匠Ｆもともに，切縁部唇面側下方は横断面が緩やかな横方向の略凸円弧状を成して唇方向に膨らんでおり，形状が共通する。そして，本願意匠Ｆの切縁部先端につながる舌側面に側面視で直線状部分，背面から見た場合には原告のいうファセット面（咬合小面）を認識することはできない。そうすると，審決Ｆに相違点の看過は存しないし，共通点（６Ｃ）の認定に誤りはない。
７取消事由７に対し
(1)そもそも，人工歯を用いて治療を行うのは歯科医であり，人工歯を用いて義歯等を作製するのは歯科技工士であるから，人工歯の需要者は歯科医，歯科技工士という専門家であるところ，かかる需要者は患者に適する人工歯を選択してそのまま使用するのではなく，装着固定方法に応じた装着固定部（基底面）の調整をしたり，上顎，下顎の歯の噛み合せを調整したり（咬合調整），また患者の個性に応じた修正・加工等を行う。
ところで，臼歯部（奥歯）の人工歯は咬合及びそしゃくの機能に重点が置かれるが，前歯の人工歯は審美性を第一の基準として選択される。すなわち，歯科医等の需要者は，まず前歯の人工歯の歯冠部の形状，色調，大きさに着目し，患者の顔の形や隣接歯の形状等を参考にして，人工歯を選択する。これに加えて，歯科医等の需要者は，人工歯の耐久性，加工のしやすさ，施術のしやすさや義歯床への接合方法等を考慮して，前歯の人工歯を選択する。他方，人工歯の装着固定部には固定方法に応じて種々の形態の可能性があり得るところ，歯科医等の需要者は，主として機能性の観点から，固定方法と加工が必要な箇所の形状を，材質等を考慮しながら検討し，前歯の人工歯を選択する。結局，歯科医等の需要者は，上記の審美性と機能性からする各検討を総合して，前歯の人工歯を選択する。したがって，人工歯の需要者が専門家たる歯科医等であるとしても，特定の部分の形状に偏ることなく，その全体の形状を観察し，意匠全体が生み出す美感によって判断するものである。原告は，公知意匠が有する人工歯の一般的な形状に当たる共通点・相違点よりも，当該意匠が上記一般的形状とは異なる部分が意匠を見る者の注意を惹くのであって，相違点のうち一般的形状とは異なる点が存在するにもかかわらず，両意匠が需要者に対して共通の美感を起こさせるか否かで意匠の類否判断を行うべきである旨を主張するが，これは要するに，当該意匠から公知意匠に見られる形状部分を引き算し，残りの部分を対比して類否判断を行うべきであるとする趣旨のものである。意匠の類否判断は，意匠全体を対象として行うべきものであるから，かように意匠の一部を抜き出して対比することは許されない。また，当該意匠の登録出願前に公然知られた形態を含んでいるとしても，当該公知部分が意匠全体に占める大きさを考慮し，あくまで意匠全体を対比すべきであって，意匠全体が生み出す美感が共通するか否かで意匠の類否判断を行うべきである。そうすると，審決ＡないしＦがした類否判断は，天然歯との共通部分や前歯用人工歯の一般的形状を過大に評価してされたものとはいえない。
(2)本願意匠Ａ及び引用意匠Ａの全体形状に係る共通点（１Ａ）は，両意匠の全体形状の基本的構成を成すものであるが，前歯用人工歯のすべてがかかる基本的構成を採用するわけではなく，種々の形状があり得る。したがって，共通点（１Ａ）は両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼす。


上半分弱の部分に係る共通点（１Ｂ－１），下半分強の部分に係る共通点（１Ｃ－１），（１Ｃ－２）は，いずれも意匠全体に占める割合が大きかったり，目立つ部分に係ったりするものであるから，前歯の天然歯の形状の模倣を基本とする一般的な形状に係るものであるとしても，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼす。上半分弱の部分に係る共通点（１Ｂ－２），（１Ｂ－３）も，必ずしも前歯の人工歯の一般的形状に当たるものではなく，需要者の注意を惹き付ける部分である。したがって，審決Ａが本願意匠Ａと引用意匠Ａの共通点を過大に評価したとはいえない。
(3)本願意匠Ａの正面視での形状は，上顎中切歯の天然歯を模倣した人工歯の典型的な形状をしており，相違点（１ア）に係る形状も上記天然歯の該当部分において見られるありふれたものにすぎない。したがって，この旨をいう審決Ａの類否判断に誤りはない。
(4)相違点（１ア）と同様に，相違点（１イ）に係る形状も上記天然歯の該当部分において見られるありふれたものにすぎない。
人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，原告主張に係る相違点（１エ），（１オ）から生じる印象は，共通点（１Ｄ－２）から生じる印象を凌駕するものではない。
したがって，この旨をいう審決Ａの類否判断に誤りはない。また，本願意匠Ａの切縁部先端とつながる舌側面にファセット面（咬合小面）を認めることはできないが，仮にファセット面が存在するとしても，本件出願当時，人工歯の分野において，咬合小面を形成した前歯用人工歯は公知であった。他方，かかる咬合小面は境界線を引くなどして該当領域を示さないと，歯科医等の専門家でもその有無を視覚的に判別することができない。かかるファセット面の有無に基づいて需要者が本願意匠Ａと引用意匠Ａを明確に区別することは非常に困難である。
そうすると，かかるファセット面の有無は本願意匠Ａと引用意匠Ａの類否判断に何ら影響を及ぼすものではない。
(5)人工歯の基底面に凹陥部を設けるのは，義歯床や固定具などとの装着を強固で安定したものとするためであるところ，本願意匠Ａ及び引用意匠Ａの人工歯は共に，人工歯肉と直接接合される場合もあれば（総義歯，部分義歯の場合），アバットメントと呼ばれる連結具を介して，金属製人工歯根に固定される場合もある（インプラントの上部構造体とする場合）。また，人工歯の材質について着目すると，レジン（合成樹脂）製であれば，柔らかく，同じく合成樹脂製である人工義歯床とは化学的に結合するため，固定のための特別な構造は必要ないが，人工歯が陶製であれば，硬く，割れやすく，合成樹脂製の人工義歯床に装着するにはそのための固定具が必要となる。そこで，歯科医師や歯科技工士は，人工歯の固定方法あるいは材質に応じて基底面に切削加工を施すことが必要となるが，その際に，専門家が重視するのは，切削加工の容易さである。
両意匠に共通する基底面の構成態様，すなわち，基底面の全周囲に等幅の部位を土手状に残し，中央を，浅からず深からずといった，ほどよい深さの略すり鉢形状凹陥部とした態様は，機能的には，合成樹脂同士の接合の場合はもとより，人工歯根に固定する連結具挿入に適した孔へと切削加工を施す場合においても，作業を容易に行うことができる構成態様であり，形態的には，平坦で幅広の土手とその内側に穿たれた程よい深さの凹陥部の形態が生み出す共通の美感が，需要者に共通の印象を与える。
審決Ａは，これらを踏まえた上で，基底面中央凹陥部についての相違点（１ウ）は，人工歯の実際の大きさに即して見れば極めて小さな相違にすぎないから，「その相違は，内底中心部におけるわずかな丸みの有無にすぎず，略すり鉢状であるという両意匠の共通点に埋没してしまう程度である」と判断した。仮に，原告が主張するように，基底面の輪郭形状について，舌面側に直線部分があるかどうかという相違点（１ク）があったとしても，基底面の舌面側に直線的な部位を設けた人工歯は，本願意匠Ａの出願前に公然知られているから，審決Ａの類否判断が不当になるものではない。また，相違点（１ケ）はそもそも認定する必要のない微細なものにすぎない。
したがって，審決Ａの上記類否判断に誤りはない。
(6)前歯用人工歯では，側面視において唇面側に張り出した形状や，比較的真っ直ぐな形状などが，天然歯の形態を模倣して様々なものが用意されており，原告が主張する相違点（１カ），（１キ）に係る本願意匠Ａの形状も，引用意匠Ａの形状と同じく，人工歯の形状としてありふれたものである。人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，かかる形状の相違から生じる印象の違いはわずかで，共通点（Ｃ－２）から生じる印象を凌駕するものではない。
したがって，この旨をいう審決Ａの類否判断に誤りはない。(7)結局，本願意匠Ａは本件出願前に既に公知の人工歯の形状の寄せ集めにすぎず，新規な創作部分は皆無であり，需要者の注意を惹いて，引用意匠Ｂと異なる美感を生み出していない。したがって，本願意匠Ａと引用意匠Ａとが類似するとした審決Ａの判断に誤りはない。
８取消事由８に対し
(1)本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの共通点は，いずれも必ずしもすべての前歯用人工歯に共通する形状であるとはいえないか，天然歯を模倣しているために一般的な形状に属するとしても，意匠全体に占める割合が大きかったりするなどして，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。したがって，審決Ｂが本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの共通点を過大に評価したとはいえない。
(2)本願意匠Ｂの正面視の形状は，引用意匠Ｂと同様に，上顎前歯の天然歯の典型的な形状であって，相違点（２ア）についての審決Ｂの判断に誤りはない。(3)相違点（２イ）に係る本願意匠Ｂの側面視上端部の形状は，引用意匠Ｂと同様に，上顎前歯の人工歯の形状としてありふれたものである。また，本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂとで共通する基底面の構成態様，すなわち，基底面の全周囲に等幅の部位を土手状に残し，中央を，浅からず深からずといった，ほどよい深さの略すり鉢形状凹陥部とした態様は，機能的には作業を容易に行うことができる構成態様で，形態的には共通の美感を生み出し，需要者に共通の印象を与えるものである。この観点を踏まえると，上記相違点（２イ）は共通点（２Ｂ－２），（２Ｂ－３）から生じる印象に大きな影響を及ぼすものではない。


そして，基底面舌面側に背面視で直線状の部分を設ける構成（原告主張に係る相違点（２ケ））も，本件出願前に公知である。
そうすると，相違点（２イ）が意匠の類否判断に与える影響は微弱であるなどとした審決Ｂの判断に誤りはない。
(4)相違点（２ウ）に係る本願意匠Ｂの切縁部先端の形状，相違点（２エ）に係る本願意匠Ｂの舌面凹部の形状は，いずれも，引用意匠Ｂと同様に，上顎中切歯の人工歯の形状としてありふれたものである。
また，原告主張に係る相違点（２オ）（切縁部の側面視での直線部分の長さに関する相違点）は，これを相違点として認定する必要のない立体形状についてのものであり，意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
そして，本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｂの切縁部先端とつながる舌側面にファセット面（咬合小面）を認めることはできず，仮にファセット面が存在するとしても，本件出願当時，人工歯の分野において，咬合小面を形成した前歯用人工歯は公知であったし，かかるファセット面の有無に基づいて需要者が本願意匠Ｂと引用意匠Ｂを明確に区別することは非常に困難である。そうすると，かかるファセット面の有無は本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの類否判断に何ら影響を及ぼさない。結局，相違点（２ウ），（２エ）が意匠の類否判断に与える影響は微弱であるなどとした審決Ｂの判断に誤りはない。
(5)原告主張に係る相違点（２カ），（２キ），（２ク）はいずれも相違点として認定する必要がないし，仮に相違点であるとしても天然歯の種々の形態を模倣した形状にすぎない。上記相違点のうち相違点（２カ），（２キ）に係る本願意匠Ｂの形状は，引用意匠Ｂと同様に，前歯用人工歯の形状としてありふれたものにすぎない。また，上記相違点（２カ），（２キ），（２ク）から生じる印象は共通点（２Ｃ－２）から生じる印象を凌駕しないから，意匠の類否判断に影響を及ぼさない。(6)結局，本願意匠Ｂは本件出願前に既に公知の人工歯の形状の寄せ集めにすぎず，新規な創作部分は皆無であり，引用意匠Ｂと異なる美感を生み出していない。したがって，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂとが類似するとした審決Ｂの判断に誤りはない。
９取消事由９に対し
(1)本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの共通点は，いずれも必ずしもすべての前歯用人工歯に共通する形状であるとはいえないか，天然歯を模倣しているために一般的な形状に属するとしても，意匠全体に占める割合が大きかったりするなどして，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。したがって，審決Ｃが本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの共通点を過大に評価したとはいえない。
(2)本願意匠Ｃの正面視の形状は，引用意匠Ｃと同様に，下顎切歯（前歯）の天然歯の典型的な形状であって，略左右対称形の人工歯も左右非対称形の人工歯も広く知られたありふれたものである。そうすると，相違点（３ア）についての審決Ｃの判断に誤りはない。
(3)本願意匠Ｃの側面視の形状（相違点（３イ））は，引用意匠Ｃと同様に，下顎前歯の人工歯の形状としてありふれたものにすぎない。また，上記相違点（３キ），（３ク）から生じる印象は引用意匠Ｃとの共通点から生じる印象を凌駕しないから，意匠の類否判断に影響を及ぼさない。したがって，相違点（３イ）についての審決Ｃの判断に誤りはない。(4)本願意匠Ｃの切縁部先端の形状（相違点（３ウ））は，引用意匠Ｃと同様に，下顎前歯の人工歯の形状としてありふれたものにすぎない。原告主張に係る相違点（３カ）（切縁部先端両隅の正面視での形状に関する相違点）は，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，これを相違点として認定する必要のない立体形状についてのものであり，意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
したがって，相違点（３ウ）についての審決Ｃの判断に誤りはない。また，切縁部先端の側面視での形状に関する相違点（３エ）も，わずかなものにすぎないし，原告が主張する切縁部の側面視での直線状部分の位置や向きに関する相違点も，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，これを相違点として認定する必要のない立体形状についてのものであり，意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
したがって，相違点（３エ）についての審決Ｃの判断にも誤りはない。そして，本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｃの切縁部先端とつながる舌側面にファセット面（咬合小面）を認めることはできず，仮にファセット面が存在するとしても，本件出願当時，人工歯の分野において，咬合小面を形成した前歯用人工歯は公知であったし，かかるファセット面の有無に基づいて需要者が本願意匠Ｃと引用意匠Ｃを明確に区別することは非常に困難である。そうすると，かかるファセット面の有無は本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの類否判断に何ら影響を及ぼさない。(5)本願意匠Ｃと引用意匠Ｃとで共通する基底面の構成態様，すなわち，基底面の全周囲に等幅の部位を土手状に残し，中央を，浅からず深からずといった，ほどよい深さの略すり鉢形状凹陥部とした態様は，機能的には作業を容易に行うことができる構成態様で，形態的には共通の美感を生み出し，需要者に共通の印象を与えるものである。また，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，基底面中央凹陥部の形状に係る相違点（３オ）はごく小さいものにすぎない。この観点を踏まえると，相違点（３オ）は共通点（３Ｃ－３）から生じる印象に大きな影響を及ぼすものではない。
そして，基底面舌面側に背面視で直線状の部分を設ける構成（原告主張に係る相違点（３コ））も，本件出願前に公知であるし，唇側面下端縁の側面視形状に係る構成（原告主張に係る相違点（３ケ））も，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，これを相違点として認定する必要のない立体形状についてのものであり，意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
そうすると，相違点（３オ）が共通点に埋没してしまう程度であるなどとした審決Ｃの判断に誤りはない。
(6)結局，本願意匠Ｃは本件出願前に既に公知の人工歯の形状の寄せ集めにすぎず，新規な創作部分は皆無であり，引用意匠Ｃと異なる美感を生み出していない。したがって，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃとが類似するとした審決Ｃの判断に誤りはない。


１０取消事由１０に対し
(1)本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの共通点は，いずれも必ずしもすべての前歯用人工歯に共通する形状であるとはいえないか，天然歯を模倣しているために一般的な形状に属するとしても，意匠全体に占める割合が大きかったりするなどして，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。したがって，審決Ｄが本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの共通点を過大に評価したとはいえない。
(2)本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｄの正面視の形状は，引用意匠Ｄと同様，上顎中切歯の天然歯の典型的な形状であって，相違点（４ア）についての審決Ｄの判断に誤りはない。
(3)本願意匠Ａにおけるのと同様に，切縁部先端部が側面視で丸みが付けられているか角のある形状か（原告主張に係る相違点（４イ）），切縁部先端部につながる舌側面に側面視で直線部分があるか否か（原告主張に係る相違点（４ウ））は，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，いずれも，これらを相違点として認定する必要のない立体形状に係るものにすぎず，意匠の類否判断に影響を及ぼさない。したがって，仮にかかる相違点を考慮したとしても，共通点（４Ｅ）から生じる印象を凌駕するものではなく，審決Ｄの類否判断に誤りはない。そして，本願意匠Ａにおけるのと同様に，本願意匠Ｄの切縁部先端とつながる舌面側にファセット面（咬合小面）を認めることはできず，仮にファセット面が存在するとしても，本件出願当時，人工歯の分野において，咬合小面を形成した前歯用人工歯は公知であったし，かかるファセット面の有無に基づいて需要者が本願意匠Ｄと引用意匠Ｄを明確に区別することは非常に困難である。そうすると，かかるファセット面の有無は本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの類否判断に何ら影響を及ぼさない。(4)結局，本願意匠Ｄは本件出願前に既に公知の人工歯の形状の寄せ集めにすぎず，新規な創作部分は皆無であり，引用意匠Ｄと異なる美感を生み出していない。したがって，本願意匠Ｄと引用意匠Ｄとが類似するとした審決Ｄの判断に誤りはない。
１１取消事由１１に対し
(1)本願意匠Ｂにおけるのと同様に，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの共通点は，いずれも必ずしもすべての前歯用人工歯に共通する形状であるとはいえないか，天然歯を模倣しているために一般的な形状に属するとしても，意匠全体に占める割合が大きかったりするなどして，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。したがって，審決Ｅが本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの共通点を過大に評価したとはいえない。
(2)正面視形状における本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの相違点（５ア）は，人工歯Ｅの実際の大きさに即して観察したときに，切縁部のみを注視してやっと視認できる，ごくわずかな相違にすぎない。そうすると，上記相違点から生じる印象は共通点から生じる印象に埋没するというべきである。したがって，この旨をいう審決Ｅの類否判断に誤りはない。
(3)本願意匠Ｅの舌側面の右下隅に略粟粒状凹部が存在するからといって，切縁部先端とつながる舌面側にファセット面が存在することにはならない。審決Ｅの相違点（５イ）の評価に誤りはなく，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅが類似するとした審決Ｅの判断に誤りはない。
また，本願意匠Ｂにおけるのと同様に，本願意匠Ｅの切縁部先端とつながる舌面側にファセット面（咬合小面）を認めることはできず，仮にファセット面が存在するとしても，本件出願当時，人工歯の分野において，咬合小面を形成した前歯用人工歯は公知であったし，かかるファセット面の有無に基づいて需要者が本願意匠Ｅと引用意匠Ｅを明確に区別することは非常に困難である。そうすると，かかるファセット面の有無は本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの類否判断に何ら影響を及ぼさない。(4)結局，本願意匠Ｅは本件出願前に既に公知の人工歯の形状の寄せ集めにすぎず，新規な創作部分は皆無であり，引用意匠Ｅと異なる美感を生み出していない。したがって，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅとが類似するとした審決Ｅの判断に誤りはない。
１２取消事由１２に対し
(1)本願意匠Ｃにおけるのと同様に，本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの共通点は，いずれも必ずしもすべての前歯用人工歯に共通する形状であるとはいえないか，天然歯を模倣しているために一般的な形状に属するとしても，意匠全体に占める割合が大きかったりするなどして，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。したがって，審決Ｆが本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの共通点を過大に評価したとはいえない。
(2)正面視における本願意匠Ｆの形状は，引用意匠Ｆと同様に，下顎前歯の人工歯の典型的な形状にすぎないし，相違点（６ア）に係る本願意匠Ｆの形状も，かかる人工歯の形状としてありふれたものにすぎない。したがって，かかる相違点が意匠の類否判断に与える影響は微弱であるとした審決Ｆの判断に誤りはない。(3)原告主張に係る相違点（６ウ）は，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，これを認定する必要のない立体形状に関するものにすぎず，意匠の類否判断に大きな影響を及ぼさない。したがって，仮にかかる相違点を考慮したとしても，共通点から生じる印象を凌駕するものではなく，審決Ｆの類否判断に誤りはない。また，本願意匠Ｃにおけるのと同様に，本願意匠Ｆの切縁部先端とつながる唇側面にファセット面（咬合小面）を認めることはできず，仮にファセット面が存在するとしても，本件出願当時，人工歯の分野において，咬合小面を形成した前歯用人工歯は公知であったし，かかるファセット面の有無に基づいて需要者が本願意匠Ｆと引用意匠Ｆを明確に区別することは非常に困難である。そうすると，かかるファセット面の有無は本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの類否判断に何ら影響を及ぼさない。(4)結局，本願意匠Ｆは本件出願前に既に公知の人工歯の形状の寄せ集めにすぎず，新規な創作部分は皆無であり，引用意匠Ｆと異なる美感を生み出していない。したがって，本願意匠Ｆと引用意匠Ｆとが類似するとした審決Ｆの判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１人工歯の需要者について


人工歯を用いて義歯等を調整するのは歯科技工士であるから，人工歯の需要者はまずは歯科技工士であり，歯科技工士に発注する歯科医も間接的な需要者である。これら人工歯の需要者は，天然歯の形状を出発点として，咬合やそしゃくの機能に合致するか否かの観点を第一次的に念頭に置き，製造業者や販売業者から供給される人工歯を観察するが，第二次的には施術の容易性や義歯床への接合具合，審美性の観点，そして意匠上の観点ではないが材質も考慮に入れながら，供給される人工歯を観察する。人工歯の取引についての以上の実態は，当事者双方が当然の前提としているところであり，以下の認定判断においては，この実態を念頭に置いて検討を進めるが，天然歯の持つ形態に由来する基本的特徴部分は，以上の観点からみて，人工歯に係る意匠の類否判断において，共通点としての位置付けは小さいものというべきである。
（以下に引用する原告主張の相違点については，本判決別紙１７，１９，２１，２３，２５，２７「原告主張の相違点一覧表１～６」を参照。）
２取消事由１（本願意匠Ａと引用意匠Ａの共通点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について
(1)本願意匠Ａの願書に添付した写真（甲Ａ１２，甲Ａ１は番号を付したもの）及び引用意匠Ａの公報中の写真（甲Ａ１８，甲Ａ２は番号を付したもの）のうち各左右側面図により両意匠を対比すれば，本願意匠Ａの唇側面は，側面視で，正面側に最も張り出した部分から下方の切縁部付近までにかけての部分に相当の長さの直線状の部分がある一方，引用意匠Ａの唇側面は，側面視で，正面側に最も張り出した部分から下方の切縁部付近までにかけての部分が緩やかな円弧状を成している点で異なることが認められる。この形状の相違の結果，唇側面の側面視の形状は，引用意匠Ａでは歯冠部と歯頸部の境界から切縁部までの全体が略円弧状を成している一方，本願意匠Ａでは歯冠部と歯頸部の境界から正面側に最も張り出した部分までが略円弧状を成すが，正面側に最も張り出した部分から下方の切縁部付近までの部分に相当の長さの直線状の部分がある点で異なっている（原告主張の相違点（１カ））。したがって，上記相違点を看過した審決Ａの認定には誤りがある。(2)本願意匠Ａの願書に添付した写真及び引用意匠Ａの公報中の写真のうち各背面図，平面図により両意匠を対比すれば，基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央の凹陥部の輪郭に当たる部分のうち各背面側（舌側面側）に，本願意匠Ａでは相当な長さの直線状部分があるが，引用意匠Ａではかかる直線状部分がない点で異なることが認められる。この形状の相違の結果，本願意匠Ａの基底面は，輪郭の一部が直線状でその余が円弧状の略かまぼこ形状を成すが，引用意匠Ａの基底面は，基底面と鉛直の方向から見たときに略円状（上方から見下ろしたときは略楕円状）を成すことになって，両意匠はこの点で異なる（原告主張の相違点（１ク））。したがって，上記相違点を看過した審決Ａの認定には誤りがある。この点，被告は，本願意匠Ａの基底面輪郭の直線状部分は特定の方向から見たときに現れるものにすぎないとか，引用意匠Ａの基底面の輪郭に直線状部分が全くないわけではないなどと主張するが，本願意匠Ａの基底面輪郭及び中央凹陥部輪郭の直線状部分は通常の観察において認識できる程度にまで及んでいるのであって，被告の上記主張を採用することはできない。
(3)本願意匠Ａの願書に添付した写真のうち左右の側面図及び端面図によれば，本願意匠Ａの切縁部近傍の舌側面の一部には側面視で直線状の部分（背面視で平面状の部分）があることが認められ，したがって舌側面の下端付近に小さな噛み合せ平面であるファセット面が設けられていることが認められる。他方，引用意匠Ａの公報中の写真のうち左右の側面図及び断面図をみても，舌側面の切縁部近傍には側面視で直線状の部分がないから，上記ファセット面の有無は本願意匠Ａと引用意匠Ａの相違点であると認められ，したがって，かかる相違点を看過した審決Ａの認定には誤りがある。
この点，被告は，舌側面の切縁部近傍の側面視直線状部分は特定の方向から見たときに現れるごく一部分にすぎず，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合にはこれを認定する必要がないなどと主張する。確かに，上記ファセット面は人工歯の舌側面全体の表面積に占める割合は必ずしも大きくないが，歯科医等の需要者が人工歯を装着する場合には，切縁部近傍を削ってファセット面を設けるなどして必ず咬合調整を行うものであることからすると（弁論の全趣旨），切縁部近傍の形状の相違は需要者が注目するポイントの１つであって，ファセット面の有無を認定する必要がないとはいえない。また，本願意匠Ａの左右の側面図や端面図を見れば，上記ファセット面があることを明確に認識でき，対比の上ではその存在を無視できる微細な立体形状に止まらない特徴を成しているものということができるから，特定の方向から見たときにのみ現れる微細な立体形状であるということはできない。なお，出願された意匠と先行意匠を対比する際に，出願人が提出した特徴記載書の説明を参考にすることはあり得るし，本願意匠Ａの特徴記載書（甲Ａ１３）の説明図やファセット面を着色した図（甲Ａ１９）がなくても，上記ファセット面の存在を認定することができる。
(4)以上のとおり，審決Ａは少なくとも前記(1)ないし(3)の各相違点を看過して本願意匠Ａと引用意匠Ａの共通点・相違点を認定しており，この点に認定の誤りがあるというべきである。
３取消事由７（本願意匠Ａと引用意匠Ａの類否判断の誤り）について(1)そこで進んで，本願意匠Ａと引用意匠Ａの類否判断の当否について以下検討する。
(2)本願意匠Ａの形態
ア本願意匠Ａの形態は本判決別紙１「本願意匠Ａ（意願２００８－０１６９０２）」のとおりであり，その全体の形状は，正面視で上半分弱が略半円形状，下半分強が略等脚台形状の略釣鐘形状，側面視で略不等辺三角形状の略くさび形状である（基本的構成態様）。


イ上半分弱の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位は，正面視で略半円形状で，唇面が下方から上方に向かって径が次第に小さくなる略円弧曲面形状（ただし，最上辺部付近において曲率がやや小さくなっている。）を成し，舌面側には，大きく斜めに，ごく緩やかな円弧状凹面に切り欠くとともに，全周縁部に広い略等幅の土手部を残し，中央部を略すり鉢状凹陥部とする基底面が設けられている。
より詳細に検討すれば，正面視で左端中ほどやや上部付近にごくわずかな屈曲凹部が設けられており，かような屈曲凹部が設けられていない右端とは異なって，左端が中ほど付近でくびれている形状となっている。
また，基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央凹陥部の輪郭に当たる部分のうちの各背面側（舌面側）に相当な長さの直線状部分があり，各輪郭のその余の円弧状部分と相まって略かまぼこ形状を成している。なお，基底面中央凹陥部は略丸底形状を成している。
ウ下半分強の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位は，正面視で略等脚台形を成し，横幅が上半分弱の正面視半円形部の横幅よりやや大きく，唇面は上端付近が横断面で略円弧状となっているが，下方に至るに従い薄く（細く）なって平板状になっており，舌面は幅方向で中央の箇所が浅くえぐられてシャベル状を成し，上方の端で径が最大となるが，この最大口径部は底面視で大まかに見て，横断面で唇面側が略円弧状，舌面側が略直線状の略かまぼこ形状を成している。
より詳細に検討すれば，側面視で唇面側（歯冠部）には相当の長さの直線状の部分があり，したがって正面視で平板状の部分の面積の割合が相当割合を占めている。エ切縁部は，正面視で，下端辺が３つのやや山状の部位と２つのやや谷状の部位とが交互に組み合わせられたごく低い略波状形状を呈しており，側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成している。より詳細に検討すれば，右端部が内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，右隅部は下端辺に向かって角ばって屈曲し，上記３つの山状部分のうちの右側の山状部分を成しており，左隅部は左端付近から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲し，上記３つの山状部分のうちの左側の山状部分を成している。また，切縁部近傍の舌側面の一部には側面視で直線状，背面視で平面状の小さな部分があり，原告のいうファセット面が設けられている。
(3)引用意匠Ａの形態
ア引用意匠Ａの形態は本判決別紙２「引用意匠Ａ（意匠登録第１１９７５３３号）」のとおりであり，その全体の形状，すなわち基本的構成態様は，本願意匠Ａのそれと同様である。
イ上半分弱の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位は，正面視で略半円形状で，唇面が下方から上方に向かって径が次第に小さくなる略円弧曲面形状（ただし，最上辺部付近において曲率がやや小さくなっている。）を成し，舌面側には，大きく斜めに，ごく緩やかな円弧状凹面に切り欠くとともに，全周縁部に広い略等幅の土手部を残し，中央部を略すり鉢状凹陥部とする基底面が設けられている。
基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央凹陥部の輪郭に当たる部分はその各全体において略円状ないし略楕円状を成している。
ウ下半分強の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位は，正面視で略等脚台形を成し，横幅が上半分弱の正面視半円形部の横幅よりやや大きく，唇面は上方が横断面で略円弧状となっている（正面に向かって厚く略円弧状に膨出している）が，下方に至るに従い薄く（細く）なって平板状になっており，舌面は幅方向で中央の箇所が浅くえぐられてシャベル状を成し，上方の端で径が最大となるが，この最大口径部は底面視で大まかに見て，横断面で舌面側が略円弧状，唇面側が略直線状（ないしごく緩やかな曲線状）の略かまぼこ形状を成している。
より詳細に検討すれば，唇側面の歯冠部と歯頸部の境付近から切縁部付近までの全体が側面視で略円弧状を成しており，したがって，歯冠部の唇面側は正面視で曲面形状を成している。
エ切縁部は，正面視で，下端辺が中央付近がやや高い高低差のある形状（審決Ａのいう略波状形状）を呈しており，側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成している。
より詳細に検討すれば，正面視で左右両隅が内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角ばって湾曲している。また，側面視の形状は，上方（唇面及び舌面にそれぞれ接続する部分）から切縁先端に向かうに従って曲率が大きくなる曲線形状を成している（審決Ａのいう略弾頭形状ないし略放物線形状）。
(4)両意匠の類否
本願意匠Ａと引用意匠Ａを対比すると，その基本的構成態様は共通であるが，本願意匠Ａは引用意匠Ａに比べて前後方向により平たく，側面から見るとほっそりした印象を与える点に特徴がある（相違点（１カ））。また，本願意匠Ａは，人工歯肉と接続される部分である基底面及びその付近の形状のうち舌面側（背面側）が扁平になっている点に特徴がある（相違点（１ク））。さらに，本願意匠Ａは，切縁部近傍の舌側面に，下顎歯との噛み合せを予定した小さな平面部であるファセット面が設けられている点に特徴がある。
これに対し，引用意匠Ａは，本願意匠Ａに比べて横断面方向で見たときにより丸みを帯びており，基底面等は円状ないし楕円状である点に特徴があり，切縁部近傍にファセット面が設けられているわけではなく，該当する部位は曲面状となっている。


そうすると，看者に対し，本願意匠Ａは引用意匠Ａよりも前後方向に平たい印象ないしよりほっそりした印象を与えるような美感を生じさせるものであるし，歯科治療の専門家である歯科医，歯科技工士等の需要者に対し，咬合調整の容易化を目指した機能的部分が設けられていることに伴う印象，美感を生じさせるものである。そして，天然歯の形態の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても，かかる印象は，基本的構成態様を含む，本願意匠Ａと引用意匠Ａの共通点から生じる印象に埋没することのないものである。
したがって，審決Ａが摘示する相違点（１ア）ないし（１ウ）も合わせて考えれば，本願意匠Ａと引用意匠Ａは需要者に対して異なる美感を生じさせるというべきであって，両意匠は類似しないものというべきである。
(5)被告の主張について
被告は，本願意匠Ａの基底面と引用意匠Ａの基底面につき，平坦で幅広の土手とその内側に設けられたほどよい深さの凹陥部の形態が需要者に共通の印象，美感を生じさせるなどと主張する。確かにこのように大づかみに基底面の形状の特徴を捉えれば，両意匠の基底面から生じる印象，美感は共通することになるが，前記(2)，(4)のとおり，本願意匠Ａの基底面等の輪郭の直線状部分の大きさは小さいものではないし，背面（舌面）上部（歯根側）が扁平にされている一環として上記直線状部分が現れているのであるから，本願意匠Ａの基底面の具体的な形状から生じる印象が，上記の大づかみに捉えた基底面の形状の特徴から生じる印象や，人工歯全体の基本的構成態様から生じる印象に埋没するものではない。また，被告は，原告主張に係る相違点（１カ）は，ありふれたもので，人工歯の実際の大きさに即して観察すれば，わずかなものにすぎないなどと主張するが，歯冠部の唇側面（側面視）における直線状部分が占める長さの割合に照らせば，相違点（１カ）が対比上無視できる微差でないことは明らかであるし，人工歯全体の印象に与える影響も小さなものとはいえない。
(6)小括
結局，審決Ａがした意匠の類否判断は誤りであり，原告が主張する取消事由７は理由がある。
４取消事由２（本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの共通点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について
(1)本願意匠Ｂの願書に添付した写真（甲Ｂ１０，甲Ｂ１の１は番号を付したもの）及び引用意匠Ｂの公報中の写真（甲Ｂ１６，甲Ｂ２は番号を付したもの）のうち各左右側面図により両意匠を対比すれば，本願意匠Ｂの唇側面は，側面視で，正面側に最も張り出した部分から下方の切縁部付近までにかけての部分に相当の長さの直線状の部分がある一方，引用意匠Ｂの唇側面は，側面視で，正面側に最も張り出した部分から下方の切縁部付近までにかけての部分が緩やかな円弧状を成している点で異なることが認められる。この形状の相違の結果，唇側面の側面視の形状は，引用意匠Ｂでは歯冠部と歯頸部の境界から切縁部までの全体が略円弧状を成しているが，本願意匠Ｂでは歯冠部と歯頸部の境界から正面側に最も張り出した部分までが略円弧状を成すものの，正面側に最も張り出した部分から下方の切縁部付近までの部分に相当の長さの直線状の部分がある点で異なっている（原告主張の相違点（２カ））。
したがって，上記相違点を看過した審決Ｂの認定には誤りがある。(2)本願意匠Ｂの願書に添付した写真及び引用意匠Ｂの公報中の写真のうち各背面図，平面図により両意匠を対比すれば，基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央の凹陥部の輪郭に当たる部分のうち各背面側（舌側面側）に，本願意匠Ｂでは相当な長さの直線状部分があるが，引用意匠Ｂではかかる直線状部分がない点で異なることが認められる。この形状の相違の結果，本願意匠Ｂの基底面は，輪郭の一部が直線状でその余が円弧状の略かまぼこ形状を成すが，引用意匠Ｂの基底面は，基底面と鉛直の方向から見たときに略円状（上方から見下ろしたときは略楕円状）ないし略楕円状を成すことになって，両意匠はこの点で異なる（原告主張の相違点（２ケ））。
したがって，上記相違点を看過した審決Ｂの認定には誤りがある。(3)本願意匠Ｂの願書に添付した写真のうち左右の側面図及び端面図によれば，本願意匠Ｂの切縁部近傍の舌側面の一部には側面視で直線状の部分（背面視で平面状の部分）があることが認められ，したがって舌側面の下端付近に小さな噛み合せ平面であるファセット面が設けられていることが認められる。他方，引用意匠Ｂの公報中の写真のうち左右の側面図及び断面図をみても，舌側面の切縁部近傍には側面視で直線状の部分がないから，上記ファセット面の有無は本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの相違点であると認められ，したがって，かかる相違点を看過した審決Ｂの認定には誤りがある。
なお，本願意匠Ａと同様に，本願意匠Ｂにおいても，切縁部近傍の形状の相違は需要者が注目するポイントの１つで，ファセット面の有無を認定する必要がないとはいえないし，本願意匠Ｂの左右の側面図や端面図を見れば，上記ファセット面があることを明確に認識でき，特定の方向から見たときにのみ現れる微細な立体形状にすぎないとはいえない。また，本願意匠Ｂの特徴記載書（甲Ｂ１１）の説明図やファセット面を着色した図（甲Ｂ１の２）がなくても，上記ファセット面の存在を認定することができる。
(4)本願意匠Ｂの願書に添付した写真及び引用意匠Ｂの公報中の写真のうち各左右側面図により両意匠を対比すれば，側面視で，基底面の下端に当たる稜の部分から切縁部付近にかけての部分に，本願意匠Ｂでは相当な長さの直線状部分があるが，引用意匠Ｂではかかる直線状部分がなく，円弧状となっている点（原告主張の相違点（２キ））で両意匠が異なることが認められる。また，上記の稜を頂点として側面視で成す角度の大きさが，本願意匠Ｂでは鈍角（直角より大）であるが，引用意匠Ｂでは鋭角（直角より小）である点（原告主張の相違点（２ク））で両意匠が異なることが認められる。


したがって，これらの相違点を看過した審決Ｂの認定には誤りがある。被告は，相違点（２キ）は側面図のみに基づくものにすぎないとか，人工歯の実際の大きさに即して観察した場合には認定する必要のないごくわずかな立体形状にすぎないなどと主張する。しかしながら，相違点（２キ）は基底面下端が舌側面側により突き出しているか否かに関わる相違点で，側面視のときに相違が明瞭となるものであるし，人工歯全体の大きさや舌側面全体の表面積に比してごく小さな部分にすぎないとはいえない。また，背面側，舌側面側に位置する稜が装着時に人工歯肉等に隠れることがあるとしても，歯科医等の需要者は，人工歯を選択する際，固定のしやすさやできあがりを考慮して，稜がその一部を成す基底面の形状にも着目するから（弁論の全趣旨），上記相違点（２キ），（２ク）は，その存在を無視し得る微細な立体形状となるものではない。
(5)以上のとおり，審決Ｂは少なくとも前記(1)ないし(4)の各相違点を看過して本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの共通点・相違点を認定しており，この点において認定の誤りがあるというべきである。
５取消事由８（本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの類否判断の誤り）について(1)そこで進んで，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの類否判断の当否について以下検討する。
(2)本願意匠Ｂの形態
ア本願意匠Ｂの形態は本判決別紙４「本願意匠Ｂ（意願２００８－０１６９０３）」のとおりで，その全体の形状は，正面視で上半分弱が略半楕円形状，下半分強が略等脚台形状の略釣鐘形状であり，側面視で略不等辺三角形状の略くさび形状である（基本的構成態様）。
イ上半分弱の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位は，正面視で略半楕円形状であり，唇面が下方から上方に向かうにつれて径が次第に小さくなる略円弧曲面形状（ただし，最上辺部付近において曲率がやや小さくなっている。）を成し，舌面側には，大きく斜めに，ごく緩やかな円弧状凹面に切り欠くとともに，全周縁部に広い略等幅の土手部を残し，中央部を略すり鉢状凹陥部とする基底面が設けられている。
より詳細に検討すれば，最上端部が側面視で小さな略放物線状を成しており，また，基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央凹陥部の輪郭に当たる部分のうち各背面側（舌面側）に相当な長さの直線状部分があり，各輪郭のその余の円弧状部分と相まって略かまぼこ形状を成している。
ウ下半分強の部分，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位は，正面視で略等脚台形状を成し，横幅が上半分弱の部分の正面視略半円形部の横幅よりやや大きく，唇面は上端付近が横断面で略円弧状となっているが，下方に至るに従い薄く（細く）なって平板状になっており，舌面は幅方向で中央の箇所が浅くえぐられてシャベル状を成し，上方の端で径が最大となるが，この最大口径部は底面視で大まかに見て，横断面で唇面側が略円弧状，舌面側が略直線状の略かまぼこ形状を成している。
より詳細に検討すれば，唇面側（歯冠部）には側面視で相当の長さの直線状の部分があり，したがって正面視で平板状の部分の面積の割合が相当割合を占めている。また，舌面の上記背面視シャベル状部分は，一様にえぐられているのではなく，背面視で上方中央やや左及び上方中央やや右において，上下方向に細長い略米粒状にわずかにより深くえぐった部分があるとともに，切縁部近傍の背面視右下隅に略粟粒状にわずかにより深くえぐった部分がある。
エ切縁部は，正面視で右隅部が，内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角張って屈曲してやや山状の部位を形成するとともに，左隅部が，左端付近から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲しており，下端辺中間付近にわずかに下方に突き出した山状部分が形成されている。また，切縁部は，側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成している。より詳細に検討すれば，正面視で下端辺中間付近の山状部分の位置は，中央やや左寄りの位置にあり，この山状部分は側面視で先端部がやや丸みを帯びた形状を成している。また，切縁部近傍の舌側面の一部には側面視で直線状，背面視で平面状の小さな部分があり，原告のいうファセット面が設けられている。
(3)引用意匠Ｂの形態
ア引用意匠Ｂの形態は本判決別紙５「引用意匠Ｂ（意匠登録第１１９７０５９号）」のとおりで，その全体の形状，すなわち基本的構成態様は，本願意匠Ｂのそれと同様である。
なお，引用意匠Ｂでは，正面視で右端の中ほどやや上部付近にごくわずかな屈曲凹部が設けられており，右端部の輪郭が中ほどで折れ曲がった形状を成している（相違点（２ア））。
イ上半分弱の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位は，正面視で略半楕円形状であり，唇面が下方から上方に向かうにつれて径が次第に小さくなる略円弧曲面形状（ただし，最上辺部付近において曲率がやや小さくなっている。）を成し，舌面側には，大きく斜めに，ごく緩やかな円弧状凹面に切り欠くとともに，全周縁部に広い略等幅の土手部を残し，中央部を略すり鉢状凹陥部とする基底面が設けられている。


なお，基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央凹陥部の輪郭に当たる部分はその各全体において略円状ないし略楕円状を成している。また，より詳細に検討すれば，最上端部が側面視で小さな略台形状を成している。ウ下半分強の部分，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位は，正面視で略等脚台形状を成し，横幅が上半分弱の部分の正面視略半円形部の横幅よりやや大きく，唇面は上端付近が横断面で略円弧状となっているが，下方に至るに従い薄く（細く）なって平板状になっており，舌面は幅方向で中央の箇所が浅くえぐられてシャベル状を成し，上方の端で径が最大となるが，この最大口径部は底面視で大まかに見て，横断面で舌面側が略円弧状，唇面側が略直線状（ないしごく緩やかな曲線状）の略かまぼこ形状を成している。より詳細に検討すれば，唇側面の歯冠部と歯頸部の境付近から切縁部付近までの全体が側面視で略円弧状を成しており，したがって，歯冠部の唇面側は正面視で曲面形状を成している。
エ切縁部は，正面視で右隅部が，内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角張って屈曲してやや山状の部位を形成するとともに，左隅部が，左端付近から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲し，また下端辺中間付近に下方にやや突き出た山状部分がある形状を成している。また，切縁部は，側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成している。より詳細に検討すれば，正面視で下端辺中間付近の山状部分の位置は，ほぼ中央にあり，この山状部分は側面視で先端部がややとがった形状を成している。
(4)両意匠の類否
本願意匠Ｂと引用意匠Ｂを対比すると，その基本的構成態様は共通であるが，本願意匠Ｂは引用意匠Ｂに比べて前後方向により平たく，側面から見るとほっそりした印象を与える点に特徴がある（相違点（２カ））。また，本願意匠Ｂは，人工歯肉と接続される部分である基底面及びその付近の形状のうち舌面側（背面側）が扁平になっている点に特徴がある（相違点（２ケ））。そして，本願意匠Ｂの切縁部は，ほぼ左右対称の引用意匠Ｂとは異なって，やや山状部が左に寄った左右非対称となっている点に特徴があるし（相違点（２ウ）），舌面の下方のシャベル状凹部が一様でなく，２つの略米粒状凹部と１つの略粟粒状凹部が設けられて部分的に深くえぐられている点に特徴がある（相違点（２エ））。さらに，本願意匠Ｂは，切縁部近傍の舌側面に，下顎歯との噛み合せを予定した小さな平面部であるファセット面が設けられている点に特徴がある。
これに対し，引用意匠Ｂは，本願意匠Ｂに比べて横断面方向で見たときにより丸みを帯びており，基底面等は円状ないし楕円状である点に特徴があり，切縁部近傍にファセット面が設けられているわけではなく，該当する部位は曲面状となっている。
そうすると，看者に対し，本願意匠Ｂは引用意匠Ｂよりも前後方向に平たい印象ないしよりほっそりした印象を与えるような美感を生じさせるものであるし，また，切縁部下端辺のやや山状の位置によって左右非対称の印象を与えるような美感を生じさせるものである。また，歯科治療の専門家である歯科医，歯科技工士等の需要者に対し，咬合調整の容易化を目指した機能的部分やより天然歯を模した舌面下部シャベル状部分が設けられていることに伴う印象，美感を生じさせるものである。そして，天然歯の形態の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても，かかる印象は，基本的構成態様を含む，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの共通点から生じる印象に埋没することのないものである。
したがって，審決Ｂが摘示する相違点（２ア），（２イ）も合わせて考えれば，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂは需要者に対して異なる美感を生じさせるというべきであって，両意匠は類似しないものというべきである。
(5)被告の主張について
被告は，本願意匠Ａにおけるのと同様に，基底面等の輪郭の形状の相違（相違点（２ケ））が本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの類否判断に影響を及ぼすものではないなどと主張するが，本願意匠Ｂにあっても本願意匠Ａと同様に，基底面等の輪郭の直線状部分の大きさは小さいものではないし，背面（舌面）上部（歯根側）が扁平にされている一環として上記直線状部分が現れているのであるから，本願意匠Ｂの基底面の具体的な形状から生じる印象が，上記の大づかみに捉えた基底面の形状の特徴から生じる印象や，人工歯全体の基本的構成態様から生じる印象に埋没するものではない。
また，被告は，原告主張に係る相違点（２カ）は天然歯の模倣にすぎず，ありふれたものにすぎないなどと主張する。しかしながら，歯冠部の唇側面（側面視）における直線状部分が占める長さの割合に照らせば，相違点（２カ）が対比上無視できる微差でないことは明らかであるし，人工歯全体の印象に与える影響も小さなものとはいえない。
また，被告は，相違点（２ウ），（２エ）はありふれたもので，意匠の類否判断に影響を及ぼさないなどと主張する。しかしながら，次の永久歯配置図のとおり，本願意匠Ｂは上顎の前歯のうち，最も口先側の中切歯に隣接する側切歯の人工歯の形状であるところ，側切歯は中切歯より相当左右対称性が小さいことは歯科医等の需要者には明らかで（例えば，歯科の辞典である医歯薬出版株式会社発行「歯科医学大事典縮刷版」（乙１）の３４７，１３０７，１３０８頁では，中切歯は左右対称的であるが，側切歯は歯軸に対して遠心に傾斜していることが特徴として指摘されているし，歯科医であるＡ作成の鑑定書（甲Ｂ７）でも，歯科医が中切歯の人工歯と側切歯の人工歯を見誤ることはないとされている。），需要者が左右対称性に対する認識を曖昧にしたまま人工歯を選択することは考え難い。
【被告提出の永久歯配置図】
そうすると，本願意匠Ｂ全体の正面視及び背面視の各形状（右端の辺の傾きと左端の辺の傾きが大きく異なることは明らかである。）にもかんがみれば，切縁部の左右対称性に関わる相違点（２ウ）が対比上無視できる微差でないことは明らかであるし，人工歯全体の印象に与える影響も小さなものとはいえない。また，舌面下部シャベル状部分の形状に係る相違点（２エ）も，その形状の相違は良好に視認し得る程度の明確なもので，対比上無視できる微差でないことは明らかである。
(6)小括


結局，審決Ｂがした意匠の類否判断は誤りであり，原告が主張する取消事由８は理由がある。
６取消事由３（本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの共通点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について
(1)本願意匠Ｃの願書に添付した写真（甲Ｃ１０，甲Ｃ１の１は番号を付したもの）及び引用意匠Ｃの公報中の写真（甲Ｃ１６，甲Ｃ２は番号を付したもの）のうち各左右側面図により両意匠を対比すれば，本願意匠Ｃの唇側面は，側面視で，正面側に最も張り出した部分から上方の切縁部付近までにかけての部分に相当の長さの直線状の部分がある一方，引用意匠Ｃの唇側面は，側面視で，正面側に最も張り出した部分から上方の切縁部付近までにかけての部分が緩やかな円弧状を成している点で異なることが認められる。この形状の相違の結果，唇側面の側面視の形状は，引用意匠Ｃでは歯冠部と歯頸部の境界から切縁部までの全体が略円弧状を成している一方，本願意匠Ｃでは歯冠部と歯頸部の境界から正面側に最も張り出した部分までが略円弧状を成すが，正面側に最も張り出した部分から上方の切縁部付近までの部分に相当の長さの直線状の部分がある点で異なっている（原告主張の相違点（３キ））。
したがって，上記相違点を看過した審決Ｃの認定には誤りがある。(2)本願意匠Ｃの願書に添付した写真及び引用意匠Ｃの公報中の写真のうち各背面図，底面図により両意匠を対比すれば，基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央の凹陥部の輪郭に当たる部分のうち各背面側（舌側面側）に，本願意匠Ｃでは相当な長さの直線状部分があるが，引用意匠Ｃではかかる直線状部分がない点で異なることが認められる。この形状の相違の結果，本願意匠Ｃの基底面は，輪郭の一部が直線状でその余が円弧状の略かまぼこ形状を成すが，引用意匠Ｃの基底面は，基底面と鉛直の方向から見たときに略円状（上方から見下ろしたときは略楕円状）ないし略楕円状を成すことになって，両意匠はこの点で異なる（原告主張の相違点（３コ））。
したがって，上記相違点を看過した審決Ｃの認定には誤りがある。(3)本願意匠Ｃの願書に添付した写真のうち左右の側面図及び端面図によれば，本願意匠Ｃの切縁部近傍の唇側面の一部には側面視で直線状の部分（正面視で平面状の部分）があることが認められ，したがって唇側面の上端付近に小さな噛み合せ平面であるファセット面が設けられていることが認められる。他方，引用意匠Ｃの公報中の写真のうち左右の側面図及び断面図をみても，唇側面の切縁部近傍には側面視で直線状の部分がないから，上記ファセット面の有無は本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの相違点であると認められ，したがって，かかる相違点を看過した審決Ｃの認定には誤りがある。
なお，本願意匠Ａと同様に，本願意匠Ｃにおいても，切縁部近傍の形状の相違は需要者が注目するポイントの１つで，ファセット面の有無を認定する必要がないとはいえないし，本願意匠Ｃの左右の側面図や端面図を見れば，上記ファセット面があることを明確に認識でき，特定の方向から見たときにのみ現れる微細な立体形状にすぎないとはいえない。また，本願意匠Ｃの特徴記載書（甲Ｃ１１）の説明図やファセット面を着色した図（甲Ｃ１の２）がなくても，上記ファセット面の存在を認定することができる。
(4)本願意匠Ｃの願書に添付した写真及び引用意匠Ｃの公報中の写真のうち各左右側面図により両意匠を対比すれば，基底面の上端に当たる稜を頂点として側面視で成す角度の大きさが，本願意匠Ｃでは鈍角（直角より大）であるが，引用意匠Ｃでは鋭角（直角より小）である点（原告主張の相違点（３ク））で両意匠が異なることが認められる。
したがって，この相違点を看過した審決Ｃの認定には誤りがある。なお，本願意匠Ｂと同様に，上記相違点（３ク）が人工歯全体の大きさや舌側面全体の表面積に比してごく小さな部分に係るものにすぎないとはいえないし，稜が装着時に人工歯肉等に隠れることがあるとしても，上記相違点（３ク）がその存在を無視し得る微細な立体形状となるものではない。
(5)以上のとおり，審決Ｃは少なくとも前記(1)ないし(4)の各相違点を看過して本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの共通点・相違点を認定しており，この点において認定の誤りがあるというべきである。
７取消事由９（本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの類否判断の誤り）について(1)そこで進んで，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの類否判断の当否について以下検討する。
(2)本願意匠Ｃの形態
ア本願意匠Ｃの形態は本判決別紙７「本願意匠Ｃ（意願２００８－０１６９０６）」のとおりで，その全体の形状は，正面視で略上半分が略逆台形状，略下半分が略逆釣鐘形状の略逆細釣鐘形状，側面視で略三角形状である略くさび形状である（基本的構成態様）。
また，本願意匠Ｃは，最下端（の中央）が正面視で幅方向の中央よりやや左に位置し，全体が左右非対称の形状を成しており，側面視では略三角形状を呈する舌面側の両辺の長さがほぼ等しく（略同長），概ね上下対称の形状を成している。イ略上半分の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位は，正面視で略逆台形状であり，その横幅は，略下半分の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位の正面視での横幅よりもやや大きい。この略上半分の部位の唇面は，下端付近が横断面で略円弧状となっているが，上方に至るに従い薄く（細く）なって平板状になっており，舌面はごく緩やかな円弧状凹面に切り欠いており，下端で径が最大となっている。


より詳細に検討すれば，側面視で唇面側（歯冠部）には相当な長さの直線状の部分があり，したがって正面視で平板状の部分の面積の割合が相当割合を占めている。ウ略下半分の部位は，正面視で略逆釣鐘形状で，唇面が上方から下方に向かうにつれて径が次第に小さくなる略円弧状曲面形状（ただし，最下辺部付近において曲率がやや小さくなっている。）を成し，舌面側には，大きく斜めに，ごく緩やかな円弧状凹面に切り欠くとともに，全周縁部に広い略等幅の土手部を残し，中央部を略すり鉢状凹陥部とする基底面が設けられている。基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央凹陥部の輪郭に当たる部分のうちの各背面側（舌面側）に相当な長さの直線状部分があり，各輪郭のその余の円弧状部分と相まって略かまぼこ形状を成している。また，基底面中央凹陥部は縦断面で略丸底形状を成している。
エ切縁部は，ごく大まかに捉えれば，正面視で上端辺両隅部がいずれも丸みを帯びているともいえるが，より詳細に捉えれば，右隅部が右端が内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，曲率の大きな小円弧状隅部を経て，横幅方向略中央部まで，左斜め上に向かってごくわずかに傾斜する上端辺を形成している一方，左隅部は曲率のより小さな大円弧状隅部を経て，横幅方向略中央部まで，右斜め上に向かってわずかに傾斜する上端辺を形成しており，かつ右隅部から延びる上端辺と左隅部から延びる上端辺とが，横幅方向略中央部で交わってわずかに高い山状部を成しているといえる。
側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成している。より詳細に検討すれば，切縁部の側面視での形状を１つの曲線に見立てたときには，唇面下端縁と切縁部先端とを直線で結ぶ軸（仮想中心軸）を想定した場合に，この仮想中心軸の前後両側で上記曲線の曲率がほぼ等しい。また，切縁部近傍の唇側面の一部には，側面視で直線状，正面視で平面状の小さな部分があり，原告のいうファセット面が設けられている。
(3)引用意匠Ｃの形態
ア引用意匠Ｃの形態は本判決別紙８「引用意匠Ｃ（意匠登録第１１９７０５６号）」のとおりで，その全体の形状，すなわち基本的構成態様は，本願意匠Ｃのそれと同様である。
もっとも，引用意匠Ｃは，最下端（の中央）が正面視で幅方向の略中央に位置し，全体が略左右対称の形状を成しており，側面視略三角形状を呈する舌面側の両辺の長さは，上方の辺が下方の辺よりも長く，上下非対称の形状を成している。イ略上半分の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも上の部位は，正面視で略逆台形状であり，その横幅は，略下半分の部位，すなわち唇面側については正面側（唇面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位，舌面側については背面側（舌面側）に最も張り出した箇所よりも下の部位の正面視での横幅よりもやや大きい。この略上半分の部位の唇面は，下端付近が横断面で略円弧状となっているが，上方に至るに従い薄く（細く）なって平板状になっており，舌面はごく緩やかな円弧状凹面に切り欠いており，下端で径が最大となっている。
より詳細に検討すれば，唇側面の歯冠部と歯頸部の境付近から切縁部付近までの全体が側面視で略円弧状を成しており，したがって，歯冠部の唇面側は正面視で曲面形状を成している。
ウ略下半分の部位は，正面視で略逆釣鐘形状で，唇面が上方から下方に向かうにつれて径が次第に小さくなる略円弧状曲面形状（ただし，最下辺部付近において曲率がやや小さくなっている。）を成し，舌面側には，大きく斜めに，ごく緩やかな円弧状凹面に切り欠くとともに，全周縁部に広い略等幅の土手部を残し，中央部を略すり鉢状凹陥部とする基底面が設けられている。基底面の輪郭に当たる部分及び基底面中央凹陥部の輪郭に当たる部分はその全体において略円状ないし略楕円状を成しており，基底面中央凹陥部は略円すい形状を成している。
エ切縁部は，正面視で上端辺両隅部がいずれも丸みを帯びており，両隅部の左右端部から内側に向かって湾曲して上端辺に至る各円弧状部分の曲率はほぼ等しく，両隅部を除くと上端辺はほぼ水平状である。
側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成している。より詳細に検討すれば，切縁部の側面視形状につき本願意匠Ｃにおけるのと同様に仮想中心軸を想定した場合，この仮想中心軸の前後で側面視で曲線部分の曲率が異なっており，前側の曲線の曲率が相対的に小さく，後側の曲線の曲率が相対的に大きい。
(4)両意匠の類否
本願意匠Ｃと引用意匠Ｃを対比すると，その基本的構成態様は共通であるが，本願意匠Ｃは特に正面視で右半分程度が歯軸から正面視で右方向に傾いた形状を成しており，このため左右非対称となっている点に特徴があり，概ね左右対称な引用意匠Ｃと異なる印象を生じさせている（相違点（３ア））。また，本願意匠Ｃは引用意匠Ｃに比べて前後方向により平たく，側面から見るとほっそりした印象を与える点に特徴がある（相違点（３キ））。また，本願意匠Ｃは，人工歯肉と接続される部分である基底面及びその付近の形状のうち舌面側（背面側）が扁平になっている点に特徴がある（相違点（３コ））。さらに，本願意匠Ｃは，切縁部近傍の唇面側に，上顎歯との噛み合せを予定した小さな平面部であるファセット面が設けられている点に特徴がある。
これに対し，引用意匠Ｃは，上記のとおり正面視で概ね左右対称であり，本願意匠Ｃに比べて横断面方向で見たときにより丸みを帯びており，基底面等は円状ないし楕円状である点に特徴があり，切縁部近傍にファセット面が設けられているわけではなく，該当する部位は曲面状となっている。
そうすると，看者に対し，本願意匠Ｃは，引用意匠Ｃよりも，左右非対称で，前後方向に平たい印象ないしほっそりした印象を与えるような美感を生じさせるものであるし，歯科治療の専門家である歯科医，歯科技工士等の需要者に対し，咬合調整の容易化を目指した機能的部分が設けられていることに伴う印象，美感を生じさせるものである。
そして，天然歯の形態の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても，かかる印象は，基本的構成態様を含む，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの共通点から生じる印象に埋没することがないものである。


したがって，審決が摘示する相違点（３イ）ないし（３オ）も合わせて考えれば，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃは需要者に対して異なる美感を生じさせるものというべきであって，両意匠は類似しないものというべきである。
(5)被告の主張について
被告は，正面視形状の左右対称性に関わる相違点（３ア）は，天然歯の典型的な形状で，ありふれたものであるなどと主張する。しかしながら，前記５と同様に（本願意匠Ｃも本願意匠Ｂと同様に側切歯の人工歯の意匠である。），歯科医等の需要者が左右対称性に対する認識を曖昧にしたまま人工歯を選択することは考え難いし，上記相違点（３ア）が意匠の対比上無視できる微差でないことは明らかで，意匠全体の印象に対する影響も小さなものとはいえない。
また，被告は，本願意匠Ａ，Ｂにおけるのと同様に，基底面等の輪郭の形状の相違（相違点（３コ））が本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの類否判断に影響を及ぼすものではないなどと主張するが，本願意匠Ｃにあっても本願意匠Ａ，Ｂと同様に，基底面等の輪郭の直線状部分の大きさは小さいものではないし，背面（舌面）上部（歯根側）が扁平にされている一環として上記直線状部分が現れているのであるから，本願意匠Ｃの基底面の具体的な形状から生じる印象が，大づかみに捉えた基底面の形状の特徴から生じる印象や，人工歯全体の基本的構成態様から生じる印象に埋没するものではない。
また，被告は，原告主張に係る相違点（３キ）は意匠の類否判断に影響を及ぼすものではないなどと主張する。しかしながら，歯冠部の唇側面（側面視）における直線状部分が占める長さの割合に照らせば，相違点（３キ）が対比上無視できる微差でないことは明らかであるし，人工歯全体の印象に与える影響も小さなものとはいえない。
(6)小括
結局，審決Ｃがした意匠の類否判断は誤りであり，原告が主張する取消事由９は理由がある。
８取消事由４（本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの共通点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について
本願意匠Ａと同様に，願書に添付した写真（甲Ｄ１２，甲Ｄ１の１は番号を付したもの）のうち左右の側面図及び端面図から，本願意匠Ｄの切縁部近傍の舌側面の一部には側面視で直線状の部分（背面視で平面状の部分）があり，舌側面の下端付近に小さな噛み合せ平面であるファセット面が設けられていることが認められる一方，引用意匠Ｄにはかかるファセット面（側面視で直線状の部分）は設けられていない。これは本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの相違点であるが，審決Ｄの認定にはかかる相違点を看過した誤りがある。
なお，上記ファセット面の有無に関する被告の主張に理由がないこと，本願意匠Ｄの特徴記載書（甲Ｄ１３）の説明図やファセット面を着色した図（甲Ｄ１の２）がなくても，ファセット面の存在を認定することができることは，本願意匠Ａにおけるのと同様である。
よって，少なくとも上記相違点を看過した点で審決Ｄの認定には誤りがある。９取消事由１０（本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの類否判断の誤り）について(1)そこで進んで，本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの類否判断の当否について以下検討する。
(2)本願意匠Ｄの形態
ア本願意匠Ｄは本願意匠Ａの先端付近の部分の形態に係る部分意匠であるところ，その形態は本判決別紙１０「本願意匠Ｄ（意願２００８－０１６９１４）」のとおりで，その全体の形状は，正面視で略扁平台形状，側面視で略逆三角形状の，略三角柱形状である（基本的構成態様）。
イ唇面は，上方を横断面で略円弧状に膨出させ，下方に至るに従って次第に平板状となる形状を成している。
ウ舌面は，上方の横幅方向中央部分が浅くえぐられている形状を成している。
エ下端辺は，正面視で，３つのやや山状の部位と２つのやや谷状の部位とが交互に組み合わせられたごく低い略波状形状を呈している。より詳しく見ると，右隅部は，右端から内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角張って屈曲して上記山状部位のうちの右の１つを形成している一方，左隅部は，左端から下端辺にかけて大きな曲率の円弧状に湾曲して上記山状部位のうちの左の１つを形成している。
オ側面視では，切縁部先端に向かって次第に先細りになる形状を成しており，より詳細に検討すれば，切縁部近傍の舌側面の一部に側面視で直線状，背面視で平面状の小さな部分があり，原告のいうファセット面が設けられている。
(3)引用意匠Ｄの形態
ア引用意匠Ｄは引用意匠Ａの先端付近の部分であるところ，その全体の形状，すなわち基本的構成態様及び唇面，舌面の各形状は本願意匠Ｄのそれと同様である。
イ下端辺は，正面視で，中央付近がやや高い高低差のある形状（審決Ｄのいう略波状形状）を呈している。より詳しく見ると，左右隅部は，それぞれ左右端から内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角張って屈曲して左右の角を形成している。
ウ側面視では，切縁部先端に向かって次第に先細りになる形状を成しており，切縁部近傍の舌側面は曲面形状である。
(4)両意匠の類否
本願意匠Ｄと引用意匠Ｄを対比すると，その基本的構成態様は共通であるが，本願意匠Ｄには，切縁部近傍の舌側面の一部に，下顎歯との噛み合せを予定した小さな平面部であるファセット面が設けられているという，引用意匠Ｄにはない特徴がある。
本願意匠Ｄからは，歯科治療の専門家である歯科医等の需要者に対し，咬合調整の容易化を目指した機能的部分が設けられていることに伴う印象，美感を生じさせるものであるし，需要者が歯科治療，咬合調整の際に強く着目する部分に関する事柄であることにかんがみれば，天然歯の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても，かかる印象は，基本的構成態様を含む，本願意匠Ｄと引用意匠Ｄの共通点から生じる印象に埋没することがない。
したがって，審決Ｄが摘示する相違点（４ア）も合わせて考えれば，本願意匠Ｄと引用意匠Ｄは，需要者に対して異なる美感を生じさせるというべきであって，両意匠は類似しないものというべきである。
よって，審決Ｄがした両意匠の類否判断は上記結論に反し，誤りであるから，原告が主張する取消事由１０は理由がある。


１０取消事由５（本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの共通点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について
本願意匠Ｂと同様に，願書に添付した写真（甲Ｅ１０，甲Ｅ１の１は番号を付したもの）のうち左右の側面図及び端面図から，本願意匠Ｅの切縁部近傍の舌側面の一部には側面視で直線状の部分（背面視で平面状の部分）があり，舌側面の下端付近に小さな噛み合せ平面であるファセット面が設けられていることが認められる一方，引用意匠Ｅにはかかるファセット面（側面視で直線状の部分）は設けられていない。これは本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの相違点であるが，審決Ｅの認定にはかかる相違点を看過した誤りがある。
なお，上記ファセット面の有無に関する被告の主張に理由がないこと，本願意匠Ｅの特徴記載書（甲Ｅ１１）の説明図やファセット面を着色した図（甲Ｅ１の２）がなくても，ファセット面の存在を認定することができることは，本願意匠Ｂにおけるのと同様である。
よって，少なくとも上記相違点を看過した点で審決Ｅの認定には誤りがある。１１取消事由１１（本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの類否判断の誤り）について(1)そこで進んで，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの類否判断の当否について以下検討する。
(2)本願意匠Ｅの形態
ア本願意匠Ｅは本願意匠Ｂの先端付近の部分の形態に係る部分意匠であるところ，その形態は本判決別紙１２「本願意匠Ｅ（意願２００８－０１６９１５）」のとおりで，その全体の形状は，正面視で底部左右両隅が丸められた（隅丸）略横長長方形状，側面視で略逆三角形状の，略倒三角柱形状である（基本的構成態様）。イ唇面は，上方を横断面でやや略凸円弧状に膨出させ，下方に至るに従って次第に薄くなって平板状となる形状を成している。
ウ舌面は，上方の幅方向中央部分が浅くえぐられている形状を成している。より詳細に検討すれば，上記の浅くえぐられた部分は，一様にえぐられているのではなく，背面視で上方中央やや左及び上方中央やや右において，上下方向に細長い略半米粒状（米粒を短手方向に半分に切った形状）にわずかにより深くえぐった部分があるとともに，切縁部近傍の背面視右下隅に略粟粒状にわずかにより深くえぐった部分がある。
エ下端部は，正面視で右隅部が，内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角張って屈曲してやや山状の部位を形成するとともに，左隅部が，左端付近から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲しており，下端辺中央やや左側にわずかに下方に突き出した山状部分が形成されている。また，切縁部は，側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成しており，より詳細に検討すれば，先端部が側面視で丸みを帯びており，切縁部近傍の舌側面の一部には，側面視で直線状，背面視で平面状の小さな部分があり，原告のいうファセット面が設けられている。
(3)引用意匠Ｅの形態
ア引用意匠Ｅは引用意匠Ｂの先端付近の部分であるところ，その全体の形状，すなわち基本的構成態様及び唇面の形状は本願意匠Ｅのそれと同様である。イ舌面は，本願意匠Ｅと同様，上方の幅方向中央部分が浅くえぐられている形状を成している。
ウ下端部は，正面視で右隅部が，内側に向かってわずかに湾曲してすぼまり，かつ下端辺に向かって角張って屈曲してやや山状の部位を形成するとともに，左隅部が，左端付近から下端辺にかけて曲率の大きな円弧状に湾曲しており，下端辺略中央にやや山状部分が形成されている。
また，切縁部は，側面視では，先端に向かって次第に先細りになる形状を成しており，先端部は側面視でとがった形状を成しているが，舌側面は曲面形状である。
(4)両意匠の類否
本願意匠Ｅと引用意匠Ｅを対比すると，その基本的構成態様は共通であるが，本願意匠Ｅには，切縁部近傍の舌側面の一部に，下顎歯との噛み合せを予定した小さな平面部であるファセット面が設けられているという，引用意匠Ｅにはない特徴がある。
したがって，本願意匠Ｅからは，歯科治療の専門家である歯科医等の需要者に対し，咬合調整の容易化を目指した機能的部分が設けられていることに伴う印象，美感を生じさせるものであるし，需要者が歯科治療，咬合調整の際に強く着目する部分に関する事柄であることにかんがみれば，天然歯の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても，かかる印象は，基本的構成態様を含む，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅの共通点から生じる印象に埋没することがない。
したがって，審決Ｅが摘示する相違点（５ア），（５イ）も合わせて考えれば，本願意匠Ｅと引用意匠Ｅは，需要者に対して異なる美感を生じさせるというべきであって，両意匠は類似しないものというべきである。
よって，審決Ｅがした両意匠の類否判断は上記結論に反し，誤りであるから，原告が主張する取消事由１１は理由がある。
１２取消事由６（本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの共通点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について
本願意匠Ｃと同様に，願書に添付した写真（甲Ｆ１０，甲Ｆ１の１は番号を付したもの）のうち左右の側面図及び端面図から，本願意匠Ｆの切縁部近傍の唇側面の一部には側面視で直線状の部分（正面視で平面状の部分）があり，唇側面の下端付近に小さな噛み合せ平面であるファセット面が設けられていることが認められる一方，引用意匠Ｆにはかかるファセット面（側面視で直線状の部分）は設けられていない。これは本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの相違点であるが，審決Ｆの認定にはかかる相違点を看過した誤りがある。
なお，上記ファセット面の有無に関する被告の主張に理由がないこと，本願意匠Ｆの特徴記載書（甲Ｆ１１）の説明図やファセット面を着色した図（甲Ｆ１の２）がなくても，ファセット面の存在を認定することができることは，本願意匠Ｃにおけるのと同様である。
よって，少なくとも上記相違点を看過した点で審決Ｆの認定には誤りがある。１３取消事由１２（本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの類否判断の誤り）について(1)そこで進んで，本願意匠Ｆと引用意匠Ｆの類否判断の当否について以下検討する。
(2)本願意匠Ｆの形態


平成３０年５月３０日判決言渡
平成２９年（行ウ）第２０６号旅館業法に関する地位確認請求事件
主           文
１本件訴えを却下する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
原告が，別紙物件目録記載１の不動産において別紙「民泊実施計画１」に基づき，別紙物件目録記載２の不動産において別紙「民泊実施計画２」に基づき，それぞれ反復継続して宿泊場所を提供することについて，旅館業法３条１項に規定する大阪市長の許可を受ける義務を負わないことを確認する。
第２事案の概要
本件は，原告が，大阪市α区に所在するマンションの専有部分である別紙物件目録記載１の不動産において別紙「民泊実施計画１」記載の実施方法により，同市β区に所在するマンションの専有部分である同目録記載２の不動産（以下，同不動産と同目録記載１の不動産とを併せて「本件各不動産」という。）において別紙「民泊実施計画２」記載の実施方法により，それぞれ反復継続して有料で宿泊場所を提供すること（以下「本件民泊提供行為」という。）を検討し，被告に対して，宿泊料を受けて反復継続して住宅に人を宿泊させる行為（以下「民泊提供行為」という。）について旅館業法（同法は，平成２９年法律第８４号により改正されたが，同改正法の施行日は平成３０年６月１５日である。）３条１項の許可（以下「営業許可」ということがある。）を要するか否かを問い合わせたところ，民泊提供行為を行うには営業許可を受けることを要する旨の見解が示されたことから，本件民泊提供行為には旅館業法の適用はなく，本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要はないなどと主張して，被告に対し，行政事件訴訟法４条の規定する公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴えとして，原告が本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
１関係法令の定め
⑴旅館業法２条は，同法において，「旅館業」とは，ホテル営業，旅館営業，簡易宿所営業及び下宿営業をいう旨を（１項），「ホテル営業」とは，洋式の構造及び設備を主とする施設を設け，宿泊料を受けて，人を宿泊させる営業で，簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう旨を（２項），「旅館営業」とは，和式の構造及び設備を主とする施設を設け，宿泊料を受けて，人を宿泊させる営業で，簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう旨を（３項），「簡易宿所営業」とは，宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け，宿泊料を受けて，人を宿泊させる営業で，下宿営業以外のものをいう旨を（４項），「下宿営業」とは，施設を設け，１月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて，人を宿泊させる営業をいう旨を（５項），「宿泊」とは，寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう旨を（６項）それぞれ規定する。
⑵旅館業法３条１項は，旅館業を経営しようとする者は，都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては，市長又は区長。以下同じ。）の許可（営業許可）を受けなければならない旨規定し，同条２項は，都道府県知事は，同条１項の許可の申請があつた場合において，その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき等には，同項の許可を与えないことができる旨規定する。
⑶旅館業法７条１項は，都道府県知事は，必要があると認めるときは，営業者（営業許可を受けて旅館業を営む者。以下同じ。同法３条の２第１項参照）その他の関係者から必要な報告を求め，又は当該職員に，営業の施設に立ち入り，その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる旨規定する。
⑷旅館業法７条の２は，都道府県知事は，営業の施設の構造設備が同法３条２項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは，当該営業者に対し，相当の期間を定めて，当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる旨規定する。
⑸旅館業法８条は，都道府県知事は，営業者が，同法若しくは同法に基づく処分に違反した等のときは，営業許可を取り消し，又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる旨規定する。
⑹旅館業法１０条は，同法３条１項の規定に違反して営業許可を受けないで旅館業を経営した者及び同法８条の規定による命令に違反した者は，６月以下の懲役又は３万円以下の罰金に処する旨規定する。
２前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴原告は，宿泊施設の仲介ウェブサイトを利用して大阪市γ区所在のマンションの専有部分（以下「別件不動産」という。）及び本件各不動産において民泊提供行為を行うことを検討し，平成２９年２月１日，本件各不動産の所有者から民泊提供行為を行うための使用権限の付与を受けるなどの準備を進めた。（甲１６，１７，弁論の全趣旨）
⑵原告は，平成２９年２月２４日，大阪市保健所に対して，別件不動産において本件民泊提供行為と同様の方法により宿泊料を受けて反復継続して住宅に人を宿泊させる（民泊提供行為を行う）場合に営業許可を受けることを要するか否かを問い合わせたところ，そのような場合には営業許可を受けることを要する旨の見解が示された。（甲９の１，弁論の全趣旨）⑶原告は，平成２９年３月９日，被告に対し，別件不動産において反復継続して宿泊場所を提供することについて，旅館業法３条１項に規定する大阪市長の許可を受ける義務を負わないことを確認することを求める旨の訴えを大阪地方裁判所に提起した（同裁判所同年（行ウ）第４７号事件）。（顕著な事実）
⑷原告は，別件不動産において民泊提供行為を行わないこととし，①平成２９年１１月１日，行政事件訴訟法４１条２項，１９条１項に基づき，被告に対し，前記第１記載のとおりの義務を負わないことを確認することを求める旨の訴えを前記⑶の訴えに併合して大阪地方裁判所に提起し（本件訴訟），②平成３０年１月２６日実施の第５回口頭弁論期日において，前記⑶の訴えを取り下げた（被告もこれに同意した。）。（顕著な事実）
３争点
⑴本件訴えの適法性
⑵本件民泊提供行為を行うに際して営業許可を受けることの要否
４争点に関する当事者の主張
⑴争点⑴（本件訴えの適法性）について
（原告の主張）
ア原告と被告との間の公法上の法律関係の存在


旅館業法上，営業許可は都道府県知事（保健所を設置する被告にあっては，大阪市長）が行うものとされており，原告と被告との間には本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要するか否かに関し見解が対立していることからすれば，原告が本件民泊提供行為について営業許可の申請をしていない現時点においても，原告と被告との間には，本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要するか否かという公法上の法律関係が存在しているということができる。
イ確認の利益の存在
(ア)対象選択の適否
営業許可を受けない旅館業の経営（以下「無許可営業」という。）に対する警察による取締りは，保健所による無許可営業に係る調査・指導に従わないなど悪質と思われる者について保健所から警察に対して情報提供が行われることを端緒として行われることが一般的であるところ，本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要しない旨の裁判所の判断が示されれば，本件民泊提供行為について大阪市保健所による調査・指導及び警察に対する情報提供が行われることはなくなり，その結果，原告は，営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行っても，警察の取締りを受けたり，逮捕・勾留・公訴提起されたりする可能性はなくなる。
そうすると，本件訴えにおける確認の対象は，原告と被告との間における紛争解決に有効適切であるといえる。
(イ)即時確定の利益の有無
原告は，被告の担当者から，平成２９年３月３日，別件不動産で営業許可を受けないで民泊提供行為を行った場合，旅館業法１０条に基づき刑罰が科されることになるので，原告に対する大阪市保健所による指導や警察による逮捕，書類送検等が行われる可能性がある旨の見解を示されたことによって，本件民泊提供行為を行って逮捕・勾留・公訴提起されて刑事罰を受ける危険を冒すか，又は，自己規制して本件民泊提供行為を行うことを諦め，職業選択の自由ないし営業の自由という基本的人権が侵害されることを甘受するかという究極の選択を迫られているから，原告について，本件民泊提供行為を行うことが事実上不可能となっており，営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行う自由に対する不安又は危険が現実化しているというべきである。他方で，本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要しない旨の裁判所の判断が示されれば，前記(ア)のとおり，原告は，営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行っても逮捕・勾留・公訴提起される可能性はなくなり，原告は営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行うことが可能となる。以上のことからすれば，原告が本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務を負わないことを即時に確定する必要があるというべきである。
(ウ)他の有効適切な手段の有無
被告の担当者は，営業許可を受けないで民泊提供行為を行おうとする原告に対し，民泊提供行為を行うには営業許可が必要であり，営業許可を受けないで民泊提供行為を行った場合には逮捕される可能性がある旨の見解を示しているのであって，このような原告と被告との紛争を解決するためには，訴訟において本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務がないことを確認するのが最も有効適切な手段であるといえる。
ウまとめ
以上のとおり，本件訴えは，原告と被告との間の公法上の法律関係に関する紛争についてのものであり，確認の利益も存在するから，本件訴えは，適法である。
（被告の主張）
ア原告と被告との間の公法上の法律関係の不存在
大阪市長は，旅館業を経営しようとする者から営業許可の申請があった場合にその適否を判断するにすぎず，旅館業を経営しようとする者が営業許可を受ける義務を負うのは国に対してであって，営業許可を受けないで旅館業を経営する者に対して刑罰を科すのも国である。そうすると，原告が本件民泊提供行為について大阪市長に対し営業許可の申請をしていない現時点において，原告と被告との間で公法上の法律関係は発生していないというべきである。
イ確認の利益の不存在
(ア)対象選択の適否
本件訴えにおいて本件民泊提供行為につき営業許可を受けることを要しない旨の判決がされても，捜査機関は同判決に拘束されず，営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行った原告を逮捕・勾留・公訴提起することは妨げられない。また，本件民泊提供行為につき大阪市保健所から行政指導を受ける可能性があるとしても，行政指導は事実上のものであって行政処分ではないから，そのような可能性をもって原告の具体的な権利又は法的利益が侵害される現実的可能性があるということはできない。したがって，本件訴えにおける確認の対象が原告と被告との紛争解決に有効適切であるということはできない。
(イ)即時確定の利益の有無
原告は，本件民泊提供行為を開始しているわけではなく，大阪市長に対して営業許可の申請すらしていないのであって，現時点においては，単に本件民泊提供行為が旅館業に該当し本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要するか否かについて見解の相違があるにすぎず，原告の権利又は法的地位につき危険又は不安が現存しているということはできない。
(ウ)他の有効適切な手段の有無
原告が，本件民泊提供行為を行った場合に捜査機関による訴追を受けず，大阪市保健所による行政指導を避けるためには営業許可を受ければ足りるのであり，原告が本件民泊提供行為を行った場合に受ける可能性のある不利益を避けるために本件訴え以外に有効適切な手段が存在する。
ウまとめ
以上のとおり，原告と被告との間には公法上の法律関係は存在しない上，本件訴えについては確認の利益が認められないから，本件訴えは不適法である。
⑵争点⑵（本件民泊提供行為について営業許可を受けることの要否）
（原告の主張）
宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘，マンションの空室等に単独又は友人若しくは家族などの限定的な人的関係に結ばれた少数の旅人が数日単位の短い期間宿泊する場所を提供する行為は，旅館業に該当しない以上，当該行為に旅館業法の規制は及ばず，当該行為について営業許可を受ける必要はない。
仮に，当該行為に旅館業法の規制が及ぶとしても，本件民泊提供行為は，公衆衛生の確保という旅館業法の立法目的を害するものではないから，本件民泊提供行為には旅館業法の規制は及ばず，本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要はないというべきである。
（被告の主張）
宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘，マンションの空室等に単独又は友人若しくは家族などの限定的な人的関係に結ばれた少数の旅人が数日単位の短い期間宿泊する場所を提供することは，旅館業の１つである「簡易宿所営業」（旅館業法２条４項）に該当するから，本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要があるというべきである。
第３当裁判所の判断
１争点⑴（本件訴えの適法性）について


⑴本件訴えは，公法上の法律関係に関する確認の訴えとして提起されたものであるから，本件訴えが適法であるといえるためには確認の利益が存在することが必要であるところ，確認の訴えにおける確認の利益は，判決をもって法律関係の存否を確定することが，その法律関係に関して現に存する法律上の紛争を解決し，当事者の法律上の地位の不安，危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められる（最高裁昭和４４年（オ）第７１９号同４７年１１月９日第一小法廷判決・民集２６巻９号１５１３頁，最高裁平成１３年（行ツ）第８２号，第８３号，同年（行ヒ）第７６号，第７７号同１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁参照）。⑵そこで，前記⑴の観点から，本件訴えについて確認の利益が認められるか否かについて検討する。
ア前記前提事実⑵及び弁論の全趣旨によれば，原告は，民泊提供行為に旅館業法の適用はなく，本件民泊提供行為について営業許可は必要ないと主張しているのに対し，被告は，民泊提供行為にも旅館業法は適用され，本件民泊提供行為についても営業許可が必要であると主張していることが認められるから，原告と被告との間には本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要するか否かに関する見解の相違があるということができる。
しかしながら，旅館業法上，営業許可を受けないで旅館業を経営した者に対しては刑罰を科す旨が規定されているものの（１０条１号），当該者に対して都道府県知事が何らかの行政処分をする旨の規定は見当たらない（旅館業法は，都道府県知事の報告徴収権限及び立入検査権限〔７条１項〕，措置命令権限〔７条の２〕並びに営業の停止命令権限〔８条〕を規定するものの，これらは，営業許可を受けて旅館業を営む者〔営業者〕に対する都道府県知事の権限を定めたものであって，都道府県知事に対して営業許可を受けないで旅館業を営む者に対する何らかの権限を付与したものではない。）から，原告が営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行ったとしても，原告が大阪市長から旅館業法に基づき何らかの行政処分を受ける可能性があるということはできない。
そして，被告は，原告に対して，民泊提供行為にも旅館業法が適用され，民泊提供行為についても営業許可が必要である旨の見解を示しているのであるから（前記認定事実⑵），原告は，被告から本件民泊提供行為の中止を求める指導，勧告等の行政上の措置（以下「行政上の措置」という。）を受ける可能性があるものの，①現時点においては，原告は，被告から現実に行政上の措置を受けているわけではなく，その可能性があるにとどまるのであって，本件各証拠によっても原告が被告から行政上の措置を受ける具体的な蓋然性があると認めることはできず，また，②仮に，原告が被告から行政上の措置を受けた場合には，本件民泊提供行為に一定の支障が生ずる余地が否定できないとしても，それによって原告に生ずる支障の内容や損害の程度を具体的に認めるに足りる証拠はない。さらに，前記のとおりの見解の相違があるとしても，原告としては，被告の見解を含む諸般の事情や状況を考慮の上，自らの判断で営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行うことは可能なのであって，現時点において，本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要するか否かが被告との間で判決をもって確定されないことによって，原告について，本件民泊提供行為等に関して事後的な損害の回復が著しく困難になる状況が存すると認めることはできず，他に原告の何らかの法律上の地位に現実の不安又は危険が存することをうかがわせるような事情も見当たらないというべきである（なお，平成２９年法律第８４号による改正後の旅館業法〔平成３０年６月１５日施行〕においては，保健所を設置する市たる被告の長たる大阪市長に対して，一定の要件の下で，営業許可を受けないで旅館業を営む者に対する報告徴収権限及び立入検査権限〔同法７条２項〕並びに措置命令権限〔７条の２第３項〕が新たに付与されているものの，現時点においては，原告と被告との間には前記のとおりの見解の相違があるにとどまり，原告は，被告から，現実に行政上の措置を受けているわけではなく，また，行政上の措置を受ける具体的な蓋然性があると認めることもできないこと，その他の原告と被告との間における本件民泊提供行為に関する諸状況に鑑みると，同日以後，大阪市長に前記各権限が付与されることを考慮しても，現時点において，本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要するか否かが被告との間で判決をもって確定されないことによって，原告について，本件民泊提供行為等に関して事後的な損害の回復が著しく困難になる状況が存すると認めることはできず，他に原告の何らかの法律上の地位に現実の不安又は危険が存することをうかがわせるような事情も見当たらないというべきである。）。
イこれに対し，原告は，無許可営業に対する警察による取締りは，保健所による無許可営業に係る調査・指導に従わないなど悪質と思われる者について保健所から警察に対して情報提供が行われることを端緒として行われることが一般的であるところ，本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要しない旨の裁判所の判断が示されれば，本件民泊提供行為について大阪市保健所による調査・指導及び警察に対する情報提供が行われることはなくなり，その結果，営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行っても，警察の取締りを受けたり，逮捕・勾留・公訴提起されたりする可能性はなくなる旨主張する。


平成２８年１０月１２日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１０２５１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年９月１４日
判決
原告         セルビオス－ファーマエスアー訴訟代   理人弁   護士         城山康文
山内真   之
並木重伸
弁理士         小野   誠
坪倉道   明
被告         ザトラスティーズ    オブ
コロンビアユニバーシティ
インザ    シティオブ    ニューヨーク
被告         中外製   薬株式   会社両名訴   訟代理   人弁護   士        尾崎英男
日     野      英一    郎
江    黒      早耶    香
弁理士         津国   肇
小國泰弘
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１４－８００１７４号事件について平成２７年８月１９日にした審決のうち，「本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無（相違点についての判断の誤り）である。
１特許庁における手続の経緯
被告ザトラスティーズ    オブコロンビア    ユニバーシティイン    ザシティオブ    ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社（以下「被告ら」という。）は，平成９年（１９９７年）９月３日（パリ条約による優先権主張優先権主張日：１９９６年９月３日〈以下「本件優先日」という。〉米国）を国際出願日（以下「本件出願日」という。）とし，名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願（特願平１０－５１２７９５号）をし，平成１４年５月２４日，設定登録がなされた（甲１８。特許第３３１０３０１号。請求項の数３０。以下，この特許を「本件特許」という。）。原告は，平成２５年５月２日，本件特許の請求項１～３０について，特許無効審判を請求した（無効２０１３－８０００８０号）ところ，被告らは，同年９月２５日付け訂正請求書（以下「本件訂正請求書」という。）により，特許請求の範囲を含む訂正をした（乙１，２。訂正後の請求項の数２８。以下「本件訂正」という。）。特許庁は，平成２６年７月２５日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（出訴期間９０日を附加。），その謄本は，同年８月４日，原告に送達された（乙２，３）。原告は，出訴期間内に，前記審決の取消しを求める訴え（当裁判所同年(行ケ)第１０２６３号審決取消請求事件）を提起し，平成２７年１２月２４日，請求棄却の判決が言い渡され（上告及び上告受理申立期間３０日を付加。），前記判決は，平成２８年２月９日，確定した（乙３，４）。また，原告は，平成２６年１０月３０日，本件特許の請求項１～３０について，特許無効審判を請求した（無効２０１４－８００１７４号）ところ，被告らは，平成２７年２月２５日付け訂正請求書により，特許請求の範囲を含む訂正をした（甲１９，２０。訂正後の請求項の数２８。）。
特許庁は，平成２７年８月１９日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（出訴期間９０日を附加），その謄本は，同月２７日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項１～２８の発明に係る特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである（以下，これらの発明を，請求項に対応して，「本件発明１」などと呼称し，本件発明１～２８を総称して「本件発明」ともいう。本件訂正後の請求項２～１２は，請求項１の従属項，本件訂正後の請求項１４～２８は，請求項１３の従属項であり，これらの記載は省略する。なお，請求項２９及び３０は，本件訂正により削除。以下，本件訂正請求書に添付された明細書（乙１）を「本件明細書」という。）。
【請求項１】（本件発明１）
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，式
のステロイド環構造，又は式
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
又は
（式中，ｎ，Ｒ１及びＲ２は上記定義のとおりであり，そしてＥは脱離基である）を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法。
【請求項１３】（本件発明１３）
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，式
のステロイド環構造，又は式
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
又は
（式中，ｎ，Ｒ１及びＲ２は上記定義のとおりであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；及び
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。


３原告が主張する無効理由（甲１を主引例とする進歩性欠如）本件発明１～２８は，甲１（特公平３－７４６５６号公報）に記載された発明（甲１発明）及び甲２（ChemistryofHeterocyclic   Compounds，Vol.17，No.7，pp.642-644，1982）に記載された事項並びに本件優先日における技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。
４審決の理由の要点
審決は，前記の無効理由について，以下のとおり，理由なしとした。
(1)本件発明１の進歩性について
ア甲１発明
「１α，３β－ビス（tert－ブチルジメチルオキシ）－５，７－プレグナジエン－２０α－オールを，キシレンに溶解し，水素化ナトリウム及び１－ブロム－３－ブテンを加えて，加熱還流し，２０α－（３－ブテニルオキシ）－１α，３β－ビス（tert－ブチルジメチルオキシ）－５，７－プレグナジエンを得る方法」
イ本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点
【一致点】
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，式のステロイド環構造（以下「ステロイド環構造」という。），又は，式のビタミンＤ構造（以下「ビタミンＤ構造」という。）であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）を有する化合物を塩基の存
在下で下記構造：
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法」
【相違点】
（１－ｉ）「
」の「Ａ」に対応する部分構造が，
本件発明１では，「下記構造：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルである）」であるのに対して，甲１発明では，「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」である点（１－ⅱ）「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１では，
「下記構造：
又は
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチル，Ｅは脱離基である）」（以下，上に示した化学構造を「２，３－エポキシ－３―メチル－ブチル基」という。）であるのに対して，甲１発明では，「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」である点
ウ相違点についての判断
相違点（１―ⅱ）における「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」構造を，「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」から，「２，３－エポキシ－３―メチル－ブチル基」にすることによって，相違点（１－ｉ）における「Ａ」も，必然的に，「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」から，「２，３－エポキシ－３―メチル－ブチル基」になる。そうすると，甲１発明において，相違点（１―ⅱ）の構成が満たされることで，必然的に，相違点（１－ⅰ）の構成も満たされることになる。そこで，相違点（１－ⅱ）について検討する。
(ｱ）動機付けについて
ａ甲１発明は，「
（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，ステロイド環構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護の置換基を有し，Ｚの構造の環は，いずれも１以上の不飽和結合を有している。）」（以下「ステロイド－２０－アルコール」という。）を出発物質として，最終目的物である１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（マキサカルシトール。以下「ＯＣＴ」という。）の中間物質である「２５－ヒドロキシ－２２－オキサステロイド」を製造する方法の一工程である点で，本件発明１と目的が共通しているといえる。また，甲４（有機合成化学協会誌，５４巻，２号，１３９～１４５頁，１９９６年）には，甲１のＯＣＴの製造方法の欠点は，出発物質であるアルコールのアルキル化の際に副生成物を生成する点にあり，この副生成物の生成は出発物質であるアルコールの水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから生じることが記載されており，甲１のＯＣＴの製造方法の一工程である甲１発明には，出発物質であるステロイド－２０―アルコールの水酸基の立体障害に起因して，副生物が生じ，収率の低減をもたらすという課題があることを，本件優先日の技術常識として，当業者が認識できたということができる。


ところで，このような課題が甲１発明にある場合の解決手段として，甲４には，Michael付加反応－メチル化反応を経由する改良法が効率的であることが記載されているものの，それ以外の解決手段は特に記載されていない。また，甲４には，前記改良法でも大量合成には不利なことから，更に改良が検討されていることも記載されているが，その課題を解決する手段については記載されていない。一方，甲２には，本件発明１の「２，３－エポキシ－３―メチル－ブチル基」を有する試薬に当たる「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」とアルコール類との反応が，アルカリ金属アルコキシドを用いて進行し，エポキシエーテルが好収率で得られることが記載されているが，甲２に記載されているアルコールは，「ＲＯＨ」の「Ｒ」が，「ＣＨ₃」，「Ｃ₂Ｈ₅」，「Ｃ₃Ｈ₇」，「ｉ－Ｃ₃Ｈ₇」，「ＣＨ₂Ｃ₆Ｈ₅」，「ＣＨ₂＝Ｃ（ＣＨ₃）ＣＨ₂ＣＨ₂－」，「Ｃ₆Ｈ₅」，「」であって，立体障害があるとされるステロイド－２０―アルコールと構造が異なり，甲２の記載から，ステロイド－２０―アルコールと１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの間で実際に反応が進行することが直ちに理解できるものではない。甲１７（ボルハルト，ショアー著，村橋俊一ら訳，現代有機化学（上），３１０～３１５頁，株式会社化学同人，１９９６年４月１日）は，ウィリアムソン合成反応によるエーテル合成は，立体障害のない第一級のアルキル化剤との反応に限られることが記載されていることからすれば，立体障害があるステロイド－２０―アルコールと１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの間で反応が必ず進行すると当業者が理解するとはいえない。ｂ甲３（有機合成化学，４８巻，１２号，１０８２～１０９１頁，１９９０年）には，本件発明１のエポキシ化合物についての記載は見当たらない。甲４及び６（Bioorganic    &Medicinal    ChemistryLetters,    Vol.4,No.5,pp.753-756,1994）には，ステロイド－２０―アルコールと，二重結合を有する側鎖導入試薬を反応させた後，その二重結合部分をエポキシ化して，ステロイド環の
一部と側鎖の部分構造が
「」で示されるエポキシド化合物を製造する方法が記載されているものの，この化合物は，本件発明１のエポキシド化合物とは異なる化合物であって，甲１のＯＣＴの製造方法の課題が，エポキシド化合物を経由して，ＯＣＴを製造することにより解決できることを示唆するものではない。
また，甲５（日本薬学会第１１２年会講演要旨集２，６２頁，平成４年３月５日)には，甲４で甲１のＯＣＴの製造方法の改良方法として示されたMichael付加反応が記載されているが，これも本件発明１のエポキシド化合物を得る反応ではない。さらに，甲７（Chem.Pharm.Bull.,   Vol.40,No.6,pp.1494-1499,   1992）も，ステロイド－２０―アルコールと「エチルアクリレート」又はエポキシ環造（裁判所注：エポキシ環構造の誤記と認める。）を有する化合物，以下の構造を有する化合物「
（ａ：Ｘ＝Ｃ１，ｎ＝３；ｂ：Ｘ＝Ｂｒ，ｎ＝４）」などが反応してエーテルを合成することが記載されているものの，これらは本件発明１の「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」を有する試薬ではなく，また，本件発明１のエポキシド化合物も得ておらず，甲１発明の課題が，甲２の「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」を使用することで解決できることを示唆するものとはいえない。
一方，甲１０（特開平７－２８２０号公報）には，エポキシ基を有するカルボン酸とＨ－Ｂとのカップリング反応と，二重結合を有するカルボン酸Ｈ－Ｂとの反応の後に，二重結合をエポキシ化する反応が記載されており，二重結合を有する化合物とカップリング反応をしてからエポキシ化するよりも，エポキシ基を有する化合物を１段でカップリング反応させる方が工程が少なくなることは理解できるとしても，甲１発明を一工程として含む甲１のＯＣＴの製造方法では，途中段階でエポキシド化合物を経由することが記載されていない以上，甲１発明において，「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」を使用する動機付けを示唆するものとはいえない。
その他の証拠にも，本件発明１の「２，３－エポキシ－３―メチル－ブチル基」を有する試薬を使用することで，甲１発明における前記課題を解決することができることを示唆する記載は見当たらない。
そうすると，甲１発明において，「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」構造を，「－ＣＨ₂－ＣＨ₂－ＣＨ＝ＣＨ₂」から，「２，３－エポキシ－３―メチル－ブチル基」にする動機付けがあったということはできず，相違点（１―ⅱ）についての動機付けがあるとはいえない。
(ｲ)構成の容易想到性について
甲２，４，９（社団法人日本化学会編，第４版実験化学講座２０    有機合成ＩＩアルコール・アミン，１４～１７頁，丸善株式会社，平成４年７月６日）及び１４（国際公開９３／２１２０４号）には，様々なエポキシド化合物を還元してアルコールを合成する反応が記載されており，甲４及び１４に記載されたエポキシド化合物は，ステロイド構造を有するものであるが，本件発明１のエポキシド化合物（以下「エポキシステロイド化合物」という。）は，その側鎖の構造が，甲４及び１４のエポキシド化合物とは異なっている。


また，甲１１（JohnMcMurry   著，児玉三明ら訳，有機化学(上)第３版，２７４～２７９頁）及び１２（S.Warren著，野村祐次郎ら訳，プログラム学習    有機化学合成，xvi～xix頁，株式会社講談社，１９７９年１２月１０日）には，目的とする化合物を得ようとする場合に，目的化合物の前駆物質，目的化合物を得るための中間物質を考えるべきことが記載されているが，このような技術常識を適用して，OCTの中間物質である「２５－ヒドロキシ－２２－オキサステロイド」を得ようとする場合，その前駆物質としては多くの物質が考えられ，本件発明１のエポキシステロイド化合物を必ずしも想起するとはいえない。多くの前駆物質の中から，本件発明１のエポキシステロイド化合物を，当業者が当然に選択するという根拠は，いずれも証拠にも示されていない。
仮に，甲１発明を含む甲１に記載された製造方法において，OCTの中間物質である「２５－ヒドロキシ－２２－オキサステロイド」の前駆物質として，本件発明１のエポキシステロイド化合物を選択することを想起したとしても，このエポキシステロイド化合物を得るための前駆物質とその反応を更に考えなければならないが，そのような反応として，ステロイド－２０－アルコールと甲２に記載されている「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」とを反応させることを当業者が容易に想到し得たとはいえない。すなわち，前記のとおり，ステロイド－２０－アルコールの立体障害は，反応する水酸基が置換している２０位炭素原子に水素原子，メチル基のほかにステロイド環構造のような大きな置換基が存在することによるものと理解される（甲４）ところ，甲２に記載されたステロイド環構造のような大きな置換基を持たないアルコールと「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」が反応したからといって，ステロイド－２０－アルコールと「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」が反応すると当業者が理解するものとはいえない。また，甲６には，「」，甲７には，「エチルアクリレート」が，ステロイド－２０－アルコールと反応することが記載されているが，これらは，「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」のように，エポキシ環構造を有するものではない。さ
らに，甲７には，反応剤「
（ａ：Ｘ＝Ｃ１，ｎ＝３；ｂ：Ｘ＝Ｂｒ，ｎ＝４）」が，ステロイド－２０－アルコールと反応してエーテルを合成することが記載されているが，甲６には，この反応
剤のｎが２となったブロマイド（１３）「
」とステロイド－２０－アルコールとは反応しないことが記載されており，環構造が反応部位により近い位置に存在すると，ステロイド－２０－アルコールとの反応が進行しない可能性があることが理解できるところ，甲２の「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」は，前記のブロマイド（１３）よりも反応部位に近い位置にエポキシ環が存在する。加えて，甲７には，エポキシ環を持つイソブチレンエポキシド１５をステロイド－２０―アルコールと反応させると，エポキシ環が開裂する付加反応が生じることが記載されており，甲２には，α－エピハロヒドリン類と求核試薬とを反応させると，ハロゲンが置換された生成物となる反応のほとんどはハロヒドリンの生成に伴う付加反応と，それに続く脱離とエポキシド基の生成により進行するもので，ハロゲン原子の直接置換はまれにしか観察されないことが記載されているから，ステロイド－２０－アルコールと「１―ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」を反応させて，実際にエポキシ環を保持したままエポキシエーテルを合成できるかは，当業者といえども直ちに予測できるものではない。
(ｳ)効果について
本件発明１の効果は，本件発明１に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認められるところ，前記（ｲ）のとおり，本件発明１に係る構成とすることを当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１の効果も，同様に，当業者が予測し得なかったものと認められる。
(2)本件発明２～１２の進歩性について
本件発明２～１２は，本件発明1の構成を，更に限定したものであるから，本件発明1と同様に，甲   1発明及び甲２に記載された事項並びに技術常識に基づいて，本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(3)本件発明１３の進歩性について
ア本件発明１３と甲１発明との一致点及び相違点
【一致点】
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造あり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）を有する化合物を塩基の存
在下で下記構造：
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である）と反応させて下記構造：
を有する化合物を製造すること；
を含む方法」
【相違点】
（１－ⅰ’）「
」の「Ａ」に対応する部分構造が，
本件発明１３では，「下記構造：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルである）」であるのに対して，甲１発明では，「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」である点（１－ⅱ’）「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「下記構造：
又は，
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチル，Ｅは脱離基である）」であるのに対
して，
甲１発明では，「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」である点
（１－ⅲ）「
」の「Ａ’」に対応する部分が，
本件発明１３では「
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルである）」であるのに対して，甲１発明では，「ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」である点
（１－ⅳ）本件発明１３では，「（ｂ）


（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
を有するエポキシド化合物を還元剤で処理して，下記構造式を有する化合物を製造
すること；及び
（式中，ｎ，Ｒ１及びＲ２，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること」を含んでいるのに対して，
甲１発明ではこのような工程がない点
イ相違点についての判断
上記(1)ウで述べたように，甲１発明において，相違点（１－ⅱ’）の構成が満たされることで，必然的に相違点（１－ｉ’）の構成も満たされることになる。また，相違点（１－ⅲ）及び（１－ⅳ）は，相違点（１－ｉ’）及び（１－ⅱ’）の構成が満たされることを前提とした相違点であるといえる。そこで，相違点（１－ⅱ’）について検討する。
相違点（１－ⅱ’）は，前記(1)ウで検討した相違点（１－ⅱ）と実質的に同じであるから，前記(1)ウで述べたのと同様の理由により，甲１発明において，本件優先日前に，相違点（１－ⅱ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえない。
また，本件発明１３の効果は，前記(1)ウ（ｳ）で述べたのと同様に，本件発明１３に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認められるところ，前記で検討したとおり，本件発明１３の構成は，当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１３の効果も，同様に，当業者が予測し得なかったものと認められる。
(4)本件発明１４～２８の進歩性について
本件発明１４～２８は，本件発明１３の構成を，更に限定したものであるから，本件発明１３と同様に，甲1発明及び甲２に記載された事項並びに技術常識に基づいて，本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。第３原告主張の審決取消事由（進歩性の有無（相違点についての判断の誤り））本件発明１と甲１発明は，反応の出発物質（下記の物質（以下「本件ステロイド出発物質」という。），反応様式（ウィリアムソン・エーテル合成法）が共通しており，反応させる試薬の構造が異なるところ，本件発明１で用いられる試薬（以下「本件側鎖導入試薬」という。）は，甲２に記載されている。そして，甲１に加えて，甲４，６及び７には，本件ステロイド出発物質の２０位炭素原子に結合した水酸基を，ウィリアムソン・エーテル合成法に従ってアルキル化できることが記載されていた。
したがって，当業者は，甲１発明に甲２に記載された事項を組み合わせて，本件発明１の方法を容易に想到することができたのであって，本件発明１は，甲１発明及び甲２に記載された事項並びに本件優先日前の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるといえ，また，本件特許による効果も，顕著でないから，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，審決は，取り消されるべきである。
１動機付けについての判断の誤り
当業者が，甲１発明に甲２に記載された反応を適用し，甲１発明の「１－ブロム－３－ブテン」を本件側鎖導入試薬に置き換えることの動機付けがあった。
(1)甲４の記載について
当業者であれば，甲４に記載された図５のＯＣＴの合成の工程において，アルコール（８）のアルキル化の際に副生成物（９）が生成されるのは，本件ステロイド出発物質の水酸基の立体障害に起因するものではなく，１－ブロモ－３－ブテンの反応性の低さ（ＳＮ２反応性の低さ）に起因すると理解したはずであり，甲４に接した当業者は，本件ステロイド出発物質の水酸基の立体障害が嵩高いために反応性が低いと認識するとした審決の判断は，誤っている。
甲４図５
しア本件ステロイド出発物質の２０位炭素原子に結合した水酸基にウィリアムソン・エーテル合成法を適用し，高い収率でエーテル化合物を合成できることは，本件特許の優先日当時の技術常識であり（甲４，６，７，２９（J.Org.Chem.,   Vol.44,No.10,pp.1590-1596,    1979），３０（   Chem.Pharm.    Bull.,Vol.34,    No.10,pp.4410-4413,1986）），臭化プレニルと２０位アルコール体が効率よく反応すること（甲４０（特表平４－５０３６６９号公報））も考慮すれば，２０位アルコール体をウィリアムソン反応に用いることができることは，周知であり，当業者は，本件ステロイド出発物質が，立体障害のために反応性が低いとは考えていなかった。イ「１－ブロモ－３―ブテン」は，「CH₂＝CH－CH₂－CH₂－Cｌ」の塩素（Ｃｌ）の代わりに臭素（Ｂｒ）が結合した物質であるところ，ウィリアムソン反応は，ＳＮ２反応（二分子求核置換反応）の一種であり（甲１７，３１（久保田尚志訳，有機反応機構第５版，８４～８７頁，株式会社東京化学同人，１９８４年１月２５日）），ＳＮ２反応において，反応する炭素(ハロゲンと結合している炭素)にπ結合（二重結合など）が隣接している場合，ＳＮ２反応性が高くなり，「CH₂＝CH－CH₂－CH₂－Cｌ」では，π結合の位置が離れているため，ＳＮ２反応性が低くなる（甲３２（大橋守ら訳，フェッセンデン有機化学（上）（原著第５版），２２８～２３１頁，株式会社東京化学同人，１９９５年２月１０日））ことからすれば，「１－ブロモ－３―ブテン」のＳＮ２反応性が低いことは，技術常識であった。したがって，当業者は，甲1発明の反応における副生成物の生成の原因について，本件ステロイド出発物質ではなく，「１－ブロモ－３－ブテン」のＳＮ２反応性の低さが原因であると考えたはずである。


ウ甲２において，本件側鎖導入試薬と反応することが開示されたアルコール化合物には，イソプロピルアルコール（イソプロパノール）が含まれ，その収率は５０％であるところ，イソプロピルアルコールと本件ステロイド出発物質は，ともに，反応点の構造が，第二級アルコールであって，類似している。本件ステロイド出発物質は，第二級アルコールであり，反応速度にある程度影響し得る立体障害が存在することは認めるが，そもそも反応の収率は本件発明の効果ではなく，本件ステロイド出発物質を含む２０位アルコール体において，ウィリアムソン反応を含むＳＮ２反応が進行することが知られていたところ，本件側鎖導入試薬の立体障害は小さいのであるから，当業者が，両者の反応が著しく妨げられると予測することはない。甲４には，「この副生成物（９）の生成は８の水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから生じている。」と記載されているが，その根拠は甲４に明示されておらず，甲４の前記記載により，当業者が，「２０位アルコールの反応部位（水酸基）には４-ブロモ－１－ブテンとの立体障害がある程度存在する」と理解したとしても，甲１発明の試薬である「４－ブロモ－１－ブテン」の反応性が低いことから，これに代えて，甲１発明に甲２に記載されたよりＳＮ２反応性が高い本件側鎖導入試薬を適用する動機付けを有していたことは，否定できない。
(2)甲１７の記載について
「実際，有機化学の教科書である甲１７には，ウィリアムソン合成反応によるエーテル合成は，立体障害のない第一級アルキル化剤との反応に限られることが記載されていることからすれば，立体障害があるステロイド－２０－アルコールと１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの間で反応が必ず進行すると当業者が理解するとはいえない。」とした審決の判断は，誤っている。甲１７には，「アルコキシドは強塩基なので，これらをエーテル合成に用いることができるのは立体障害のない第一級のアルキル化剤との反応に限られており，その他の場合にはかなりのＥ２反応生成物が生じる」との記載があるが，この記載は，第一級のアルキル化剤は，一般的に，立体障害が小さく，第二級又は第三級のアルキル化剤に比べて，ＳＮ２反応であるウィリアムソン反応に適しているという趣旨であって，第一級のアルキル化剤のうち，立体障害のないものに限ってウィリアムソン反応が進行するという趣旨ではない（甲２７（山本嘉則編著，有機化学基礎の基礎－１００のコンセプト，２１０～２１１頁，株式会社化学同人，平成９年８月１５日））。甲１７は，ウィリアムソン反応で用いられるアルコキシド（アルコールの共役塩基であるアニオンＲ－Ｏ⁻）の立体障害については，全く問題としていない。仮に，審決が，立体障害のない第一級のアルキル化剤との反応に限られることの根拠として甲１７を引用しているとしても，本件優先日前に，本件側鎖導入試薬を用いた置換反応が知られており，また，当業者が立体障害による反応性への影響を考察する上で，五員環エーテルと三員環エーテルを一括りにすることはあり得ないから，当業者にとって，本件側鎖導入試薬が「立体障害のない」第一級のアルキル化剤であることは明らかであり，立体障害によりウィリアムソン反応が進行しないとは考えない。
(3)その他の証拠について
審決は，いずれの証拠にも，本件発明１の「２，３―エポキシ－３―メチル－ブチル基」を有する試薬を使用することで，甲1発明における，出発物質であるステロイド－２０－アルコールの水酸基の立体障害に起因して副生物が生じ，収率の低減をもたらすという課題を解決することができることを示唆する記載は見当たらないと判断するが，本件エポキシエーテル化合物（後掲４９頁の図記載の「本件エポキシエーテル化合物」をいう。以下同じ。）を得る反応が公知文献に記載されていなくとも，本件エポキシエーテル化合物を得ることは，当業者であれば，容易に想到でき，甲１発明に記載された本件ステロイド出発物質に，甲２に記載された本件側鎖導入試薬（１－ブロモ－３－メチル－２，３―エポキシブタン）を適用する動機付けがあったといえる。
当業者は，前記(1)のとおり，甲１発明の課題の原因は，本件ステロイド出発物質ではなく側鎖導入試薬（１－ブロモ－３―ブテン）によるものと考えたはずであり，甲１発明に関し，ＯＣＴを工業的に効率的に製造する方法を提供するという周知の課題の解決を目指す当業者であれば，側鎖導入試薬をＳＮ２反応性に優れた他のハロゲン化アルキルに置き換えてＯＣＴを合成することを想到したはずである。甲１には，甲1発明により得た本件ブテニルーテル化合物から本件ステロイド目的物質を合成し，加熱環流及び脱保護を経て最終的にＯＣＴを得る工程が開示されているから，当業者は，本件ステロイド目的物質を得るための反応を探索するはずであるところ，側鎖導入試薬が水酸基を持つことになり，分子内又は分子間で側鎖導入試薬が反応するため，ウィリアムソン・エーテル合成法により本件ステロイド目的物質の側鎖部分をそのまま本件ステロイド出発物質に導入することはできないことから，水酸基を有さず，かつ，側鎖導入後に容易に２５－水酸基へと変換可能な官能基を有する側鎖導入試薬を探索することになる。エポキシ環の開環反応によってアルコールを合成する方法は，当業者にとって，技術常識であり（甲９），甲２には，本件側鎖導入試薬とアルコールとを反応させて，エポキシエーテルを得る反応に加えて，得られたエポキシエーテルを還元剤によって開環させて，ＯＣＴ側鎖と同じ構造を有する４－ブトキシ－２―メチル－２－ブタノールが得られることが記載されており，甲４及び１４には，ＯＣＴと同じステロイドの２５位水酸基が，エポキシドの開環により得られることが開示されている。このことから，本件エポキシエーテル化合物を合成し，これを還元処理してエポキシ環を開環し，本件ステロイド目的物質を得る反応経路は，当業者であれば容易に想到できるものである。
２構成の容易想到性についての判断の誤り
ＯＣＴの中間物質としてエポキシステロイド化合物を選択した当業者が，これを得る反応として本件ステロイド出発物質と甲２の側鎖導入試薬を反応させることを，容易に想到したと認めることはできないとした審決の判断は，根拠を欠き，誤っている。
(1)前記１(3)のとおり，当業者であれば，本件ステロイド目的物質を得るための前駆物質として，本件エポキシエーテル化合物を得ることを想定できた。(2)前記１(1)のとおり，当業者は，本件ステロイド出発物質の反応性が低いとは考えない。
(3)本件側鎖導入試薬の反応性は，当業者にとって周知であり，当業者が，甲２の記載から，本件側鎖導入試薬による置換反応が進行しない可能性を考えたということはできない。


ア本件ステロイド出発物質と五員環エーテルを有する試薬との反応（甲６，７，３０）の比較から，当業者が，試薬において五員環エーテルが反応部位に近い位置に存在した場合に反応性が低下すると理解することはあり得るとしても，五員環エーテル（ジオキソラン基）は，炭素原子３つと酸素原子２つの環状構造であるのに対し，三員環エーテル（エポキシ基）は，炭素原子２つと酸素原子１つの環状構造であり，構造的にジオキソラン基よりも小さいことが明らかである。構造が問題になる立体障害による反応性を考察する上で，当業者が五員環エーテルと三員環エーテルを一括りにすることはあり得ず，本件側鎖導入試薬が甲６のブロマイド（１３）よりも更に反応部位に近い位置にエポキシ環を有しているとしても，当業者は，本件側鎖導入試薬が本件ステロイド出発物質と反応しない可能性があるとは考えない。
イ本件側鎖導入試薬（エポキシブロマイド）は，臭化プレニル（プレニルブロマイド）の二重結合をエポキシ化したにすぎないものであり，両者の構造は類似している（甲３８（Heterocycles,Vol.63,    No.6,pp.1335-1343,    2004），３９（TetrahedronLetters,   45,pp.1347-1350,2004），４３（日本プロセス化学会編，プロセス化学の現場－事例に学ぶ製法開発のヒント，１７９～１８９頁，株式会社化学同人，２００９年７月２０日））。
本件優先日当時，臭化プレニルは，高い収率で，２０位－アルコール体とウィリアムソン反応をすること，すなわち，２０位アルコール体から生じたアルコキシドが臭化プレニルの脱離基Ｂｒに結合する炭素と接近することを妨げる立体障害が，臭化プレニルに存在しないことが知られていた（甲４０）。当業者は，臭化プレニルと類似の構造を有する本件側鎖導入試薬についても，２０位アルコール体から生じたアルコキシドが脱離基Ｂｒと結合する炭素に接近することを妨げる，ウィリアムソン反応を阻害するほどの立体障害がないことを，容易に理解できた。
本件側鎖導入試薬が二重結合を有しないとしても，直ちに反応性が否定されるものではなく，実際，二重結合を有さない側鎖導入試薬が２０位アルコール体と反応することが，甲３０に記載されている。
(4)「ステロイド－２０－アルコールと「１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」を反応させて，実際にエポキシ環を保持したままエポキシエーテルを合成できるかは，当業者といえども直ちに予測できるものではない」とした審決の判断は，誤っている。
ア甲２には，本件側鎖導入試薬を，エポキシ環を維持したままＳＮ２反応の一種であるウィリアムソン反応に使用できることが記載されており，本件側鎖導入試薬と種々の求核性化合物とがＳＮ２反応をすることは，本件優先日当時，当業者に周知であり（甲３３（Journalof    OrganicChemistry    ofthe    USSR,Vol.1,    No.9,pp.1731,1965），３４（同，Vol.3,    No.9,pp.1587-1589,    1967），３５（ChemistryofHeterocyclicCompounds,Vol.19,   No.9,pp.934-936,   1983），３６（アルメニア化学ジャーナル，XXXIII,No.4,    pp.316-319,1980   ），３７（Heterocycles,   Vol.35,No.2,pp.619-622,1993）），本件ステロイド出発物質と本件側鎖導入試薬とを反応させて，本件エポキシエーテル化合物を得られることは，当業者にとって容易に予測可能であった。
イ１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンは，五員環エーテルによる嵩高さにより反応が進行しない（甲３０）としても，本件側鎖導入試薬とは立体障害の観点からは構造が全く異なっており，本件側鎖導入試薬の反応性の参考にならない。１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンの五員環エーテルは，主鎖である炭素数４の直鎖アルキルとほとんど独立して存在しているのに対し，本件側鎖導入試薬の三員環エーテルは，主鎖である炭素数４の直鎖アルキルの２位及び３位の炭素原子と一体になっており，同じ環状エーテルでも，直鎖アルキルと，ほとんど独立して存在する場合より，一体的に存在する場合の方が，環のもたらす立体障害の影響ははるかに小さい。１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンは，構造上，ＳＮ２反応の進行を阻害する立体障害をもたらすのに対し，本件側鎖導入試薬にはそのような障害はない。
１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタン          本件側鎖導入試薬ウイソブチレンエポキシドは，エポキシ環を有するが，脱離基を有していない点で本件側鎖導入試薬と異なるから，イソブチレンエポキシドを本件ステロイド出発物質と反応させると，ＳＮ２反応による置換反応ではなく，エポキシ環が開裂する付加反応が生じること（甲７）は，当業者にとって当然のことであり，本件側鎖導入試薬と本件ステロイド出発物質との反応において同様に付加反応が生じるとは考えない。
エ甲２のα―エピハロヒドリンの反応では，エポキシ環が開環しない直接置換反応は稀であることがよく知られていたという事実を示す本件優先日前の証拠はなく，むしろ，塩基存在下におけるエピハロヒドリンと求核試薬との反応においては，直接置換反応が優勢であることが知られていた（甲４１（特開平６－２０７０４１号公報），４２（特開平６－７３０４４号公報），４４（ChemicalReviews,Vol.113,No.3,pp.1441-1498,   2013））。本件側鎖導入試薬とエピハロヒドリンは，脱離基であるハロゲンの結合する炭素原子の隣にエポキシ環が存在しているという点で，類似しているから，当業者は，本件側鎖導入試薬の反応性を予測できた。
オ仮に，審決が，本件側鎖導入試薬に反応点が３つあり，そのため付加反応が生じる可能性があることを指摘しているとしても，当業者は，本件側鎖導入試薬を２０位アルコール体とのウィリアムソン反応に用いた場合，反応点１で反応が進行する，すなわち，直接置換反応が進行すると考えたはずであり（甲２，３３～３７，４３），前記指摘によって本件発明の進歩性が基礎付けられることはない。(5)本件発明の発明者も，発明を完成させる過程において，甲２の記載に動機付けられて，本件ステロイド出発物質と本件側鎖導入試薬とを，ウィリアムソン・エーテル合成反応させて，本件エポキシエーテル化合物を得る反応を期待どおり見出したことを，論文に記載しており（甲３８，３９，４３），甲２の本件側鎖導入試薬の反応性を認識していた。


仮に，本件発明の発明者が甲２を知らなかったとしても，関連する先行文献の記載内容を知っていることが前提である当業者の認識には影響せず，進歩性を否定する根拠にはならない。
３発明の効果についての判断の誤り
前記構成が当業者に容易に想到できたことから，その効果（本件発明１に係る新たな製造方法を提供すること，すなわち，本件ステロイド出発物質と本件側鎖導入試薬の反応が単に進むということ）も，顕著でなく，当業者が予測し得たものである。
なお，収率は，本件発明の効果ではないから，本件優先日当時の当業者が，２０位アルコール体と本件側鎖導入試薬とが反応することを予測できれば，進歩性は否定される。
４まとめ
したがって，本件発明１は，甲１発明及び甲２に記載された事項並びに本件優先日前の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。そうすると，本件発明２～２８も，甲１発明及び甲２に記載された事項並びに本件優先日前の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
第４被告らの反論
本件発明を知らない当業者は，実験をすることなく，甲１発明と甲２に記載された事項を組み合わせて本件発明１を容易に想到することはできない。被告中外製薬株式会社が実験を行って，ＯＣＴ側鎖の導入に失敗した試薬は，ハロゲン化アルキル試薬であるから，反応相手のアルコールが立体障害のない低分子アルコールであれば，ウィリアムソン反応が起こる試薬であり，２０位アルコールと当該試薬との間には，反応の進行を阻害する立体障害があると考えられる。したがって，甲２の試薬が２０位アルコールと反応するかどうかは分からない。むしろ，２０位アルコールとウィリアムソン反応が進まなかった試薬に関して知られていた経験則からは，甲２の試薬は，２０位アルコールとウィリアムソン反応しないと予想される。
１動機付けについて
(1)甲４の記載について
ア甲４，６，７，２９及び３０に記載された試薬は，いずれも，ＯＣＴ側鎖を導入できる構造を有した試薬ではなく，ＯＣＴ側鎖を導入可能な構造の試薬と，２０位アルコールのウィリアムソン反応の反応性は，これらの甲号証の記載からはわからない。
イ本件発明以前に，２０位アルコールを出発物質として，ウィリアムソン反応が進行する反応試薬で，ＯＣＴ側鎖を導入し得る構造のものは，甲１発明の試薬と臭化プレニルだけであった（甲１，３２）。
臭化プレニルは，４－ブロモ－１－ブテン（１－ブロモ－３－ブテン）の構造式と比較すると，いずれも二重結合を有するところ，反応点の炭素原子Ｃ１からの二重結合の距離が異なり，臭化プレニルが４－ブロモ－１－ブテンよりもＳＮ２反応性が高いことが説明できる（甲３２）。
甲４が，４－ブロモ－１－ブテンの反応性が低いと記載しているのは，前記のとおり，臭化プレニルと比べて反応性が低いという教科書から分かる範囲のことを述べたものではなく，教科書では分からない立体障害の存在を，実験結果に基づく考察として述べたものである。
ウ立体障害は，２つの化学物質の組合せにおいて起こるものであり，４－ブロモ－１－ブテンの嵩高さは小さいので，２０位アルコールの反応部位（水酸基）には，４－ブロモ－１－ブテンとの立体障害がある程度存在すると考えないと，２０位アルコールと１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンとのウィリアムソン反応の失敗や，４－ブロモ－１－ブテンとのウィリアムソン反応性の低さを説明できない。
(2)甲１７の記載について
審決は，甲４から，２０位アルコール（ステロイド－２０－アルコール）の立体障害があることを認定しており，甲１７を根拠として２０位アルコールの立体障害の認定をしていない。
第一級のアルキル化剤の定義が，「脱離基である臭素原子が結合している炭素原子に，別の炭素原子が１つだけ結合しているもの」であるとすると，本件試薬である「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタン」（「ハロ」は，「ブロモ」又は「クロロ」である場合を含む。）は，第一級のアルキル化剤に該当する。しかしながら，アルキル化剤の相対的反応速度は，アルキル化剤の反応点における立体障害と関係していると推測される（甲３２）。「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタン」は，酸素原子も結合し，嵩高さが大きくなるエポキシ環を形成しているから，反応点における立体障害においては，甲３２記載の第一級のアルキル化剤（ＣＨ₃ＣＨ₂Ｘ）のように，立体障害が小さい構造でない。
審決が甲１７を根拠にしたのは，「１－ブロモ（又はクロロ）－３―メチル－２，３－エポキシブタン」が，甲１７の「立体障害のない第一級のアルキル化剤」のうち，「立体障害のない」に合致していないからであり，審決が甲１７から「立体障害があるステロイド－２０－アルコールと，１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの間で反応が必ず進行すると当業者が理解するとはいえない。」と判断したのは正当である。
(3)その他の証拠について
原告は，エポキシ環の開環による２５－水酸基の形成が試薬の選択において重要であるかのように容易想到論を組み立てているが，重要なのは，２０位アルコールと反応するウィリアムソン反応試薬の発見である。
前記の本件発明１の想到困難性は，原告が主張するエポキシ環の開環による２５－水酸基の形成によって何も変わらない。
２構成の容易想到性について
(1)前記１(3)のとおり。
(2)前記１(1)のとおり。
(3)甲６のブロマイド（１３）と本件試薬の１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンを比べると，反応点の炭素原子に対する距離が近いのであるから，三員環（エポキシ基）の嵩高さの影響がないなどといえるものではない。甲６のブロマイド（１３）の反応の失敗の結果から，当業者は，２０位アルコールと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンのウィリアムソン反応も，立体障害により，同様の結果となる可能性を予想できる。


(4)ア甲２に記載されているウィリアムソン反応は，立体障害が存在しない低分子量のアルコールとの反応であり，本件試薬が低分子アルコールを反応することが甲２に記載されていても，甲６のブロマイド（１３）や甲３０の１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンと同様に嵩高さを有する本件試薬が，２０位アルコールとウィリアムソン反応をすると予測できるものではない。ウィリアムソン反応は，ＳＮ２反応のカテゴリーに含まれるが，求核剤がアルコキシドの場合の反応である。甲３３～３７に記載された反応は，１－ハロ－３―メチル－２，３－エポキシブタンがアルコキシドではない求核剤と反応するＳＮ２反応であり，ウィリアムソン反応ではない。
１－ハロ－３―メチル－２，３－エポキシブタンのウィリアムソン反応について記載した文献は，甲２だけであって，２０位アルコールと１－ハロ－３―メチル－２，３－エポキシブタンのウィリアムソン反応に関し，甲２より技術的に意味のある開示は存在しない。
イ甲２のα―エピハロヒドリンと求核試薬との反応では，エポキシ環が開環しない直接置換反応は稀であることがよく知られていた。甲４１及び４２は，エポキシ環が開環しない直接置換反応とは述べていない。仮に，エピハロヒドリンの直接置換反応であっても，本件試薬の反応を予測する根拠とはならない。
一方，本件試薬１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類との反応は，甲２に記載されているだけで，それ以外は知られていない。したがって，甲２に低分子アルコールとの反応で直接置換反応が起こることが記載されていても，２０位アルコールとの反応ではどのような反応が起こるかは予測できない。ウ甲７のイソブチレンオキシドを試薬とする反応は，短い側鎖を導入するための方法で，ウィリアムソン反応ではない。
審決が甲７の前記反応に言及しているのは，本件試薬には３つの可能な反応点があり，２０位アルコールとの反応で，反応点２又は３で反応が生じた場合，エポキシ環が開環するところ，反応点３での付加反応の可能性も存在することを述べているのであって，甲７に基づいて，本件試薬と２０位アルコールの反応では付加反応が起こると述べているのではない。
(5)甲３８及び３９は，いずれも平成１６年（２００４年）に刊行された論文で，本件優先日を有する本件特許の無効理由の根拠とはなり得ない。実際には，本件発明者は，本件発明当時，甲２の存在は知らなかった。
３発明の効果について
本件優先日当時，ＯＣＴ側鎖の導入方法は，甲１発明とマイケル法しか知られておらず，工業的に使える製造方法が，１９８５年以来，１０年以上にわたって求められていたところ，本件発明は，ようやく提供された工業的に使える新たな製造方法であった。
本件発明の効果は，「従来技術に開示されていなかった新規な方法により，ＯＣＴの側鎖を有するＯＣＴ等のビタミンＤ誘導体又はステロイド誘導体を製造できること」であり，従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きい事実は，本件発明の進歩性を示すものである。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書（乙１）の【発明の詳細な説明】には，以下の記載がある。
ア「発明の背景
ビタミンＤおよびその誘導体は，重要な生理学的機能を有する。例えば，１α，25－ジヒドロキシビタミンD3は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性，および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし，ビタミンD₃誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために，新規ビタミンＤ誘導体が開発されている。
例えば，日本特許公開公報昭和61－267550号（1986   年11月   27日発行）は，免疫調節活性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す9，10－セコ－5，7，10（19）－プレグナトリエン誘導体を開示している。さらに，日本特許公開公報昭和61－267550号（1986   年11月   27日発行）は，最終産物を製造するための２種類の方法も開示しており，一方は出発物質としてプレグネノロンを使用する方法で，他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する方法である。１α，25－ジヒドロキシ－22－オキサビタミンD3（OCT），即ち，１α，25－ジヒドロキシビタミンD3の   22－オキサアナログ体は，強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，低いインビボカルシウム上昇作用（calcemicliability）を有する。OCTは，続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。日本特許公開公報平成６－072994（1994年３月15   日発行）は，22－オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は，20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て，次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを含む，オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。日本特許公開公報平成６－080626号（1994年３月   22日発行）は，22－オキサビタミンＤ誘導体を開示している。この公報はまた，出発物質としての１α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグネ－5，7－ジエン－20（Ｓ又はＲ）－オールを塩基の存在下でエポキシドと反応させて20位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含む方法を開示している。


さらに，日本特許公開公報平成６－256300号（1994年９月   13日発行）およびKubodera   他（Bioorganic＆    MedicinalChemistryLetters，4（５）:753－756，1994）は，１α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－5，7－ジエン－20（Ｓ）－オールを４－（テトラヒドロピラン－２－イルオキシ）－３－メチル－２－ブテン－１－ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て，それを脱保護し，そして脱保護されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む，エポキシ化合物を立体特異的に製造する方法を開示している。しかし，上記方法は，ステロイド基の側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を導入するのに１工程より多くの工程を必要とし，従って所望の化合物の収率が低くなる。さらに，上記文献のいずれにも，アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない。また，上記文献には，側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［4.3.0］ノナン構造（本明細書中以下においてCD環構造と称する），ステロイド構造またはビタミンＤ構造は開示されていない。」（１５頁６行～１６頁１３行）
イ「本発明は，下記構造を有する化合物の製造方法であって：（式中，ｎは１～５の整数であり；Ｒ１およびＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ１－Ｃ６アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり；ＹはＯ，ＳまたはＮＲ３であり，ここでＲ３は水素，Ｃ１－Ｃ６アルキルまたは保護基であり；そしてＺは，
であり，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ８，・・・Ｒ１７は各々独立に水素，置換または未置換の低級アルキルオキシ，アミノ，アルキル，アルキリデン，カルボニル，オキソ，ヒドロキシル，または保護されたヒドロキシルであり；そしてＲ６およびＲ７は各々独立に水素，置換または未置換の低級アルキルオキシ，アミノ，アルキル，アルキリデン，カルボニル，オキソ，ヒドロキシル，保護されたヒドロキシルであるか，または一緒になって二重結合を形成する）；（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
または
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法を提供する。・・・・
下記構造：
を有する化合物の製造方法は新規であり，細胞に対する分化誘導活性および増殖阻害活性などの多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成に有用である。」（２４頁７行～２５頁２０行。化学式は行数として数えない。以下同様。）
ウ「本発明はまた，下記構造：
（式中，ＺはＣＤ環構造，ステロイド構造またはビタミンＤ構造を示し，これらは各々，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい）を有する化合物を提供する。本発明に関するＣＤ環構造，ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々，特には下記する構造を意味し，これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい。ステロイド構造においては，１個または２個の不飽和結合を有するものが好ましく，５－エンステロイド化合物，５，７－ジエンステロイド化合物，またはそれらの保護された化合物が特に好ましい。
ＣＤ構造，ステロイド構造，またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず，水酸基，置換または未置換の低級アルキルオキシ基，…およびオキソ基（＝Ｏ）などを例示することができ，水酸基が好ましい。これらの置換基は保護されていてもよい。
・・・
ステロイド構造における不飽和結合のための保護基の例としては，４－フェニル－1，2，4－トリアゾリン－3，5－ジオンおよびマレイン酸ジエチルが挙げられる。そのような保護基を
有する付加物の例は以下のものである：
さらに，ビタミンＤ構造はSO2の付加によって保護されていてもよい。そのような保護され
たビタミンＤ構造の例を下記に示す：
」（２５頁末行～２８頁２行）
エ「    式Ｉの化合物の製造について本明細書に開示した反応の概略を以下の反応図Ａに示す。
本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは，公知化合物である。例えば，「Ｙ」がＯである場合，以下のものを出発化合物として使用することができる：日本特許公開公報昭和61－267550号（1986   年11月   27日発行）に記載された１α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－5，7－ジエン－20（Ｓ）－オール；日本特許公開公報昭和61－267550号（1986   年11月   27日発行）および国際特許公開公報WO90－09991（1990年９月７日）およびWO90/09992（1990年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている9，10－セコ－5，7，10（19）－プレグナトリエン－１α，3β，20β－トリオール;J.Org.Chem.,57,3173（1992）に記載されたオクタヒドロ－４－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－７－メチル－1H－インデン－１－オール；並びにJ.Am.Chem.Soc.,104,2945（1982）に記載されたオクタヒドロ－４－（アセチルオキシ）－７－メチル－1H－インデン－１－オール。
「Ｙ」がＳである場合，20位にチオール基（－SH－基）を有する出発化合物（式IV）を   20位に水酸基を有する上記化合物の代わりに使用することができる。そのような化合物は，例えば，先に記載された方法（Journalofthe   AmericanChemicalSociety,102:10［1980］pp.3577－3583）に従ってケトン化合物をチオール化合物に転換することによって得ることができる。より具体的には，ケトン化合物を触媒の存在下で１当量の1,2－エタンジチオールと反応させて対応するエチレンチオケタール化合物を製造し，次いでかくして得られたエチレンチオケタール化合物を３～４当量のｎ－ブチルリチウムと反応させて対応するチオール化合物を産生させる。あるいは，そのようなチオール化合物は，国際特許公開公報WO94/14766（1994年７月７日）に記載された方法に従って20位にアルデヒド基または保護された水酸基を有する化合物から合成することができる。
・・・


本発明による上記方法で反応物質として使用される下記構造：を有する化合物の幾つかは公知化合物であり，末端に脱離基を有するアルケニル化合物をｍ－クロロ過安息香酸（ｍ－CPBA）などの有機過酸と不活性有機溶媒中で反応させることにより公知の方法に従って製造することができる。「Ｅ」は脱離基を示す。本明細書で使用する「脱離基」という用語は，式IVの－YH   基と反応してHEを脱離して－Ｙ－結合を形成することができる基を意味する。脱離基の例としては，フッ素，塩素，臭素またはヨウ素などのハロゲン原子，トシル基，メシル基，トリフルオロメタンスルホニル基，メタンスルホニルオキシ基，ｐ－トルエンスルホニルオキシ基，およびイミデート基が挙げられ，ハロゲン原子が好ましく，臭素原子が特に好ましい。
本発明による上記反応（図Ａ）は，塩基の存在下で実施される。使用できる塩基の例としては，アルカリ金属水素化物，アルカリ金属水酸化物およびアルカリ金属アルコキシドが挙げられ，アルカリ金属水素化物が好ましく，水素化ナトリウムが特に好ましい。反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，エーテル系溶媒，飽和脂肪族炭化水素系溶媒，芳香族炭化水素系溶媒，アミド系溶媒，およびそれらの組み合わせを挙げることができ，ジメチルホルムアミド（DMF），テトラヒドロフラン（THF），ベンゼン，トルエン，ジエチルエーテル，およびDMFとジエチルエーテルの混合物が好ましく，ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい。反応温度は適切に調節することができ，一般的には25℃から溶媒の還流温度，好ましくは40℃から65℃の範囲内である。
反応時間は適切に調節することができ，一般的には１時間から30時間，好ましくは２時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視することができる。」（２９頁１８行～３１頁１４行）
オ「下記構造：
を有する化合物は新規化合物であり，細胞に対する分化誘導活性および増殖阻害活性などの多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成のための有用な中間体である。」（３６頁７～１０行）
カ「本発明は，本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロイド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｂに示す。本発明による上記２工程の反応の工程（１）の反応は，本明細書中に既に記載した反応図Ａの方法と同様に実施できる。
工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシ化合物中のエポキシ環を開環する反応であり，これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は，工程（１）で得られたエポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの，好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものである。
還元剤の例を下記に列挙する：
リチウムアルミニウムハイドライド［LiAlH４］；
・・・
工程（２）の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，ジエチルエーテル，テトラヒドロフラン（THF），ジメチルホルムアミド（DMF），ベンゼンおよびトルエンが挙げられ，ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。工程（２）の反応温度は適切に調節することができ，一般的には10℃から100℃，好ましくは室温から65℃の範囲内である。
工程（２）の反応時間は適切に調節することができ，一般的には30分から   10時間，好ましくは１時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視することができる。
工程（２）の反応は工程（１）の後に，より具体的にはシリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製した後に実施することができ，あるいはまたそれは，工程（１）の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に還元剤を直接添加することによって実施することもできる。工程（２）を工程（１）の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され，この方法は操作上の冗長さが少ないので好ましい。」（３９頁５行～４１頁２６行）
(2)前記認定事実（第２，２）及び前記の本件明細書の記載によれば，本件発明について，以下のとおり認められる。
本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造に以下のＯＣＴの側鎖を有する化合物を製造する方法に関するものである（請求項１及び１３）。ビタミンD３は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性，及び免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示すが，高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示すことから，特定の疾患の治療効果を保持する一方で，付随する副作用を減少させるために新規ビタミンD誘導体が開発されてきた。
従来，1α，25－ジヒドロキシビタミンＤ３の22-オキサアナログ体である，1α，25－ジヒドロキシ－22－オキサビタミンＤ３（ＯＣＴ）が開発され，強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，低いインビボカルシウム上昇作用を有していることから，続発性上皮小体機能亢進症及び乾癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
上記２２－オキサアナログ体の製造方法について，いくつかの文献が知られているが，それらの文献には，アルコール化合物を，末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されておらず，また，一工程で側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を導入するステロイド環構造又はビタミンＤ構造も開示されていない。
そこで，本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造にＯＣＴの側鎖（下記構造参照）を有する化合物の製造方法として，従来技術にない新規な製造方法を提供することを課題とするものである。
本件発明１は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の側鎖の２０位炭素原子に水酸基（－ＯＨ基）が結合した化合物（出発物質）に，塩基の存在下で，末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物（側鎖導入試薬）を反応させてエーテル結合を形成し，側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を有するエポキシド化合物（中間体）を製造する方法であり，また，本件発明１３は，本件発明１の方法でエポキシド化合物（中間体）を製造した後，還元剤で処理して，当該中間体のエポキシ環を開環して水酸基（－ＯＨ基）を形成することにより，ＯＣＴ側鎖を有するビタミンＤ誘導体（目的物質）を製造する方法である。（請求項１，請求項１３）２取消事由（進歩性の有無（相違点についての判断の誤り））について
(1)甲１発明について
マキサカルシトール側鎖
ア甲１の記載内容
甲１（特公平３－７４６５６号公報）には，以下のとおりの記載がある。


(ｱ)「１一般式
（式中R1，R2およびR3は各々同一または異なつて水素原子または水酸基を意味し，R4は水素原子または水酸基で置換されているか若しくは非置換の炭素数４乃至６の低級アルキル基を意味する，但しR1，R2，およびR3が共に水素原子の場合を除く）で示される９，10－セコ－５，７，10（19）－プレグナトリエン誘導体。」（特許請求の範囲）(ｲ)「本発明は免疫調節作用および腫瘍細胞の分化誘導能を有し医薬，例えば抗アレルギー剤，抗リウマチ剤および抗腫瘍剤として有用な９，10－セコ－５，７，10（19）－プレグナトリエン誘導体に関する。」（２欄１～５行）
(ｳ)「前述したビタミンＤ類は強い分化誘導能等の活性は有しているものの一方では生体内カルシウム代謝に及ぼす影響も強く，投与量如何によつては高カルシウム血症を引き起し，場合によつては大量かつ連続的な投与が必要となる白血病等の腫瘍の治療薬または抗リウマチ剤としては難点を有している。本発明者等はこれらの事情を鑑み鋭意研究した結果９，10－セコ－５，７，10（19）－プレグナトリエン誘導体の中に免疫調節作用および骨髄性白血病細胞に対する強い分化誘導能を有しており，しかも生体内カルシウム代謝に対する影響が少ないものがあることを見い出し，更に検討を加え本発明に至つた。」（３欄７～１９行）
(ｴ)「実施例７
ａ）1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－20α－（３－オキソブチルオキ
シ）－５，７－プレグナジエンの製造
実施例6a）で得た1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－５，７－プレグナジエン－20α－オール300mgを10mlのキシレンに溶かし，水素化ナトリウム500mgおよび１－ブロム－３－プロペン（裁判所注：１－ブロム－３－ブテン（１－ブロモ－３－ブテン，４－ブロモ－１－ブテン）の誤記と認める。）6.0ｇを加えて18時間加熱還流する。次いで200μℓの水を加えて撹拌した後シリカゲルカラムクロマトグラフイー（溶媒：酢酸エチル）に付し固体を除く。次いで溶媒を留去し残渣を分取用薄層クロマトグラフイー（溶媒：４％酢酸エチル－ヘキサン）に付し，20α－（３－ブテニルオキシ）－1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－５，７－プレグナジエンを含む混合物200mgを得る。この混合物をジメチルホルムアミド20mlに溶かし，水0.5mlを加える。次いで塩化第一銅29mgおよび２塩化パラジウム17mgを加え酸素雰囲気下で19時間激しく撹拌する。フロジルカラムクロマトグラフイー（溶媒：酢酸エチル－ヘキサン＝１：１）に付し，金属塩を除いた後，酢酸エチル－ヘキサン（１：１）300mlに溶かし，食塩水で３回洗い，水層をバツクエクストラクシヨンし，有機層を合わせて硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を留去後，残渣を分取用薄層クロマトグラフイーに付し目的化合物70mgを得る。」（３５欄２４行～３６欄７行）
「ｂ）1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－20α－（３－ヒドロキシ－３－メチルブチルオキシ）－５，７－プレグナジエンの製造前記ａ）で得た化合物73mgをテトラヒドロフラン４mlに溶かし氷冷する。メチルマグネシウムブロマイドのエーテル溶液0.3ml（0.9mmol）を加え氷冷下１時間撹拌する。反応溶液を食塩水にあけ，200mlの酢酸エチルで抽出する。食塩水で更に洗い，水層を合わせてバツクエクストラクシヨンする。有機層を合わせて硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を留去し残渣を分取用薄層クロマトグラフイー（溶媒：25％酢酸エチル－ヘキサン）に付し目的化合物45.8mgを得る。」（３６欄１７～３０行）
「ｃ）1α，3β－ジヒドロキシ－20α－（３－ヒドロキシ－３－メチルブチルオキシ）－９，10－セコ－５，７，10(19)－プレグナトリエンの製造前記ｂ）で得た化合物43mgをエタノール400mlに溶かし，アルゴンガスを導通しながら，200W高圧水銀灯で35分間光照射する。反応溶液をそのまま窒素ガス雰囲気下で２時間加熱還流する。溶媒を留去し残渣をフラツシユカラム（溶媒：25％酢酸エチル－ヘキサン）に付し，ビタミンＤ体を主成分とする留分７mgと出発物質を主成分とする留分30mgを得る。後者をエタノール400mlに溶かし同様に光照射を行いフラツシユカラムに付すとビタミンＤ体を含む成分16mgを得る。これを先に得た７mgと合わせて減圧乾燥する。次いで１mlのテトラヒドロフランに溶かしテトラブチルアンモニウムフルオライドのテトラヒドロフラン溶液0.11ml（0.11mmol）を加え室温で19時間撹拌する。更にテトラブチルアンモニウムフルオライドのテトラヒドロフラン溶液0.11ml（0.11mmol）を加えて４時間撹拌する。反応溶液をそのまま分取用薄層クロマトグラフイー（溶媒：酢酸エチル）に付し目的とするビタミンＤ体6.6mgを得る。これをフラツシユカラム（溶媒：10％クロロホルム－酢酸エチル）に付し純品とする。」（３６欄４１行～３８頁５行）イ甲１発明の内容


前記アによれば，甲１には，「１α，３β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－５，７－プレグナジエン－２０α－オール（以下「甲１発明の出発物質」という。）を，キシレンに溶解し，水素化ナトリウム及び１－ブロム－３－ブテン（１－ブロモ－３－ブテン，４－ブロモ－１－ブテン）を加えて，加熱還流し，２０α－（３－ブテニルオキシ）－１α，３β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－５，７－プレグナジエンを得る方法」が記載されていると認められる（なお，前記第２，４(1)ア記載の審決の甲１発明の認定における「ブチルジメチルオキシ」は，「ブチルジメチルシリルオキシ」の誤記と認める。）。そして，甲１には，甲１発明で得られた「20α－（３－ブテニルオキシ）－1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－５，７－プレグナジエン」を，酸化させて「1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－20α－（３－オキソブチルオキシ）－５，７－プレグナジエン」を得て，それを「メチルマグネシウムブロマイド」と反応させて，「1α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－20α－（３－ヒドロキシ－３－メチルブチルオキシ）－５，７－プレグナジエン」とし，最終的には，「1α，3β－ジヒドロキシ－20α－（３－ヒドロキシ－３－メチルブチルオキシ）－９，10－セコ－５，７，10(19)－プレグナトリエン」（ＯＣＴ）を製造する方法が記載されている（下図参照）。したがって，甲１発明は，ＯＣＴを製造する方法における第一工程であると認められる。
(2)本件発明１と甲１発明の相違点の容易想到性について
ア本件発明１と甲１発明の相違点について
本件発明１と甲１発明とを対比すると，審決が認定したとおり，前記第２の４(1)イの【一致点】記載の点で一致し，同【相違点】（１－ⅰ）及び（１－ⅱ）記載の点で相違する。
すなわち，本件発明１と甲１発明とは，ステロイド環構造の２０位炭素原子に水酸基（－ＯＨ）が結合した化合物（以下「２０位アルコール」という。）に脱離基を有する側鎖形成試薬を反応させてエーテル結合を形成させる反応（ウィリアムソン反応）である点で一致するが，脱離基を有する側鎖形成試薬における脱離基以外の構造（相違点１－ｉｉ）及び反応により得られる化合物の側鎖部分構造（相違点１－ｉ）が，本件発明１は「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」であるのに対し，甲１発明は「－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2」である点で相違する（下図参照）。
イ動機付けについて
(ｱ)原告は，甲１発明に甲２の試薬を組み合わせることにより，本件発明１に係る構成を容易に想到することができる旨を主張しているところ，甲１発明の試薬は，本件発明１の試薬である甲２の試薬とは異なるから，甲１発明から本件発明１に想到するには，甲２の試薬を甲１発明の試薬に代えて使用する動機付けが必要となる。
そこで，以下検討する。
(ｲ)ａ   本件優先日前に発行された甲４（甲１６。有機合成化学協会誌，５４巻，２号，１３９～１４５頁，１９９６年）には，以下の記載がある。「当初，ＯＣＴの合成を行っていた工程を図５に示した。この方法の欠点はアルコール（８）のアルキル化の際に副生成物（９）を生成する点にある。９は次のWacker酸化の際，未反応物として分離されるが，ロスとして痛手であった。この副生成物（９）の生成は８の水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから生じている。８のアルキル化反応を数十系統の反応で検討した結果，図６に示すようにMichael付加反応－メチル化反応を経由する改良法が効率的であることが判明し，現在はこの方法を採用している。しかしこのメチル化反応においても，ＣｅＣｌ３・７Ｈ２Ｏを２５０℃のオーブンで脱水・無水化して用いており，実験室レベルでは何ら問題ないが，大量合成には不利なことからさらに改良が検討されている。」（１４１頁右段４行～１４２頁左段８行）
」（１４１頁）
前記の図５は，前記(1)イのとおり，甲１発明を第一工程とするＯＣＴの製造方法であり，下記の工程が，甲１発明に該当する。
前記によれば，甲４には，本件優先日当時，ＯＣＴの製造方法において，当初用いられていた甲１発明を第一工程とするＯＣＴの製造方法には，アルコール（８）の水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから，アルコール（８）のアルキル化の際に副生成物（９）を生成するという欠点があったため，アルコール（８）のアルキル化反応を数十系統の反応で検討した結果，Michael付加反応－メチル化反応を経由する改良法が開発されたものの，そのメチル化反応においても大量合成に不利な点があることから，更なる改良が検討されていたのであって，ＯＣＴの製造方法における第一工程である甲１発明において，効率的な反応経路を探索するという課題があったことが記載されていると認められる。
ｂ甲２（Chemistry   ofHeterocyclicCompounds   ,Vol.17,No.7,pp.642-644,1982）には，概ね，以下の記載がある。(a)「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類との反
応」（６４２頁；標題）
(b)「１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類とをアルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させるとエポキシ環の関与なしにハロゲン原子の直接置換によりエポキシエーテルが生成する。α－エピハロヒドリン類と求核試薬とを反応させるとハロゲンが置換された生成物となることが知られている。これらの反応のほとんどはハロヒドリンの生成を伴う付加反応と，それに続く脱離とエポキシド基の生成により進行するものである[１]。ハロゲンの直接置換はまれにしか観察されない[２]。
この研究で得られた１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類との反応の研究により得られたデータはこの点に関して非常に興味深いものである。アルカリ金属アルコキシドを用いて反応が進行し，その結果，エポキシエーテルＩが好収率で得られる（表１）。ビスエポキシ化合物Ｉｊがエチレングリコールを２当量のブロミド化合物との反応により生成する。」（６４２頁本文１行～６４３頁３行）
(c)「
」（６４２頁）
」（６４３頁３行直下の反応式）


(d)「４－アルコキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタン類（Ｉ）．アルコキシドの溶液［ナトリウム１．１５ｇ（５０ｍｍｏｌ）及びアルコール２５ｍｌ]を室温で２～３時間かけて５０ｍｍｏｌの１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン及び１０ｍｌのアルコールの混合物に滴下して加え，この混合物を４０－８０℃で８－１０時間撹拌した。過剰のアルコールを留去し，残渣を水で希釈して，この水性混合物をエーテルで抽出した。合成したアルコキシエーテル類についての特性値を表１に示す。」（６４３頁２０行～２５行）
「４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノール（ＩＩＩ）．３０ｍｌの無水エーテル中で３．９ｇ（２５ｍｍｏ１）の４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタン（Ｉｅ）と１．０ｇ（２６ｍｍｏｌ）のリチウム・アルミニウム・ハイドロキサイド（裁判所注：ハイドライドの誤記と認める。）の混合物を３時間加熱還流し，その後に５ｍｌの水を加えて混合物をろ過し，エーテルで洗浄して乾燥し，蒸留して沸点８３－８４℃（１０ｍｍ）のＩＩＩ（２．１ｇ，５２．４％）を得た。」（６４３頁３７～４１行）前記によれば，甲２には，１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類とを，アルカリ金属アルコキシドの存在下で，４０－８０℃で８－１０時間攪拌して反応させると，エポキシ基の関与なしに，ハロゲン原子（臭素原子を含む。）の直接置換により，エポキシエーテルが生成することが開示され，当該アルコール類として，メタノール，エタノール，プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ブタノール等が記載され，イソプロピルアルコールと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタン（以下「甲２の試薬」という。構造は下図参照。）との反応における収率は４８．６％，ブタノールと甲２の試薬との反応における収率は５９．５％であることが記載されている。
甲２の試薬
また，甲２には，ブタノールと甲２の試薬との反応により得られた，４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタンを，無水エーテル中で，リチウム・アルミニウム・ハイドライドと共に３時間加熱還流して，４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノールを製造したところ，収率が５２．４％であったことが記載されている。
ｃ甲４には，２０（Ｓ）－アルコール（８）（甲１発明の出発物質）に，４－ブロモ－２－メチル－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテンを反応させて，エーテル結合を介して二重結合を有する側鎖を導入し，引き続き，香月－シャープレス反応を用いて二種の立体異性体であるエポキシ中間体（１８，１９）を作り分け，その後エポキシ基を開環して水酸基を形成し，最終的に２６－水酸化ＯＣＴ(１２，１３)をそれぞれ製造する方法が記載されている（７６頁～７７頁。下図参照）。
ｄ甲１４（国際公開９３／２１２０４号）には，    側鎖に二重結合を有するコレスタ－５，７，２４－トリエン－３β－オールの２４，２５－二重結合を酸化して２４，２５－エポキドとし，その２４，２５－エポキシドを還元して２５－水酸基を形成して，２５－ヒドロキシビタミンＤ３を産み出すことができるプロビタミンＤ３であるコレスタ－５，７－ジエン－３β，２５－ジオールを製造する方法が記載されている（下図参照）。
(ｳ)ａ(a)    前記認定事実（(ｲ)ａ）及び弁論の全趣旨によれば，甲１に記載されたＯＣＴの製造方法については，出発物質，試薬，反応過程につき，他のより効率的な製造方法を探索するという課題があったことが認められ，甲１発明は，ＯＣＴの製造方法における第一工程であるから，ＯＣＴの製造方法の一工程である甲１発明においても，他のより効率的な反応経路を探索するという課題があったことが認められる。
しかしながら，前記(ｲ)ａのとおり，甲４には，甲１発明の出発物質であるアルコール（８）のアルキル化反応を数十系統の反応で検討した結果，Michael付加反応－メチル化反応を経由する改良法が開発されたものの，大量合成に不利な点があるから，更なる改良が検討されていることが記載されているのであって，アルコール（８）のアルキル化反応が数十系統検討されたが，大量合成に有利な反応経路は開発できなかったことが記載されているといえる。
また，甲１の記載中には，甲１発明の出発物質は替えずに，試薬のみを替えることを示唆する記載や，甲２の試薬についての記載はないから，甲１発明において試薬のみを甲２の試薬に替えることは全く示唆されていない。(b)    甲１には，甲１発明の出発物質に，甲２のようなエポキシ基を有する試薬をエポキシ基を保持したまま反応させて合成されるエポキシ中間体を合成し，これを経てＯＣＴを製造する方法についても，記載がない。甲４及び１４には，前記(ｲ)ｃ及びｄのとおり，エポキシエーテル化合物を合成した上，エポキシ基の開環により，水酸基を得ることが記載されているが，いずれも，側鎖に二重結合を有する化合物を合成した上，これを酸化してエポキシ基とし，当該エポキシ基を開環して水酸基を形成する一連の化合物の製造方法の一工程であり，エポキシ基を有する試薬を出発物質と反応させ，当該エポキシ基の開環により水酸基を得るという一連の化合物の製造方法の一工程として記載されているわけではない。そして，甲４及び甲１４には，甲１の本件エポキシエーテル化合物を得る工程を経るＯＣＴの製造方法は記載されておらず，二重結合を有する化合物を合成した上，これを酸化してエポキシ基とするという各工程とは関係なく，エポキシ基を開環して水酸基を形成する工程のみを取り出して，そのエポキシ基を有する試薬をエポキシ基を保持したまま他の化合物と反応させた後，その次の工程として適用することを前提に，エポキシ基を有する試薬を，エポキシ基を保持したまま他の化合物と反応させることにつき，記載も示唆もない。


そうすると，エポキシ基の開環反応によってアルコールを合成する方法が技術常識であること（甲９）を考慮しても，甲１発明につき，前記課題を解決するための手段として，エポキシ中間体を経由する反応経路を探索する動機付けはなく，エポキシ基を有する甲２の試薬を特に適用する動機付けもない。ｂ次に，前記（ｲ）ｂのとおり，甲２には，メタノール，エタノール，プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ブタノール等のアルコール類を，エポキシ基を有する甲２の試薬と反応させてエポキシエーテル化合物を製造する方法が記載されているものの，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造若しくはそれらと類似の構造を有するアルコール類を用いることについては，記載も示唆もない。また，前記(ｲ)ｂのとおり，甲２には，ブタノールと甲２記載の試薬とを反応させて得られる４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタンを，還元してエポキシ基を開環し，４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノールを製造する方法が記載されているが，４－ブトキシ－２－メチル－ブタノールの部分構造がＯＣＴ側鎖と共通するとしても，甲２には，ＯＣＴの製造方法について記載も示唆もないのであって，上記記載から直ちに，ＯＣＴの製造方法における第一工程である甲１発明において，甲２の試薬を適用することが示唆されるわけではない。そうすると，甲１発明において，甲１発明の出発物質と反応する試薬として，１－ブロモ－３－ブテンに替えて，甲２の試薬を適用する動機付けがあるとはいえない。
(ｴ)ａ(a)原告は，当業者であれば，甲４に記載された図５のアルコール（８）のアルキル化の際に副生成物（９）が生成されるのは，本件ステロイド出発物質の水酸基の立体障害に起因するものではなく，１－ブロモ－３－ブテンの反応性の低さ（ＳＮ２反応性の低さ）に起因すると理解したはずである旨を主張する。(b)この点，証拠（甲１７，２７，３１）及び弁論の全趣旨によれば，次の事項が，本件優先日当時，技術常識となっていたことが認められる。①「ウィリアムソン反応」とは，水酸基（－ＯＨ）を有する化合物（アルコール）を，臭素（Ｂｒ；ブロモ－）や塩素（Ｃｌ；クロロ－）等のハロゲン原子を脱離基として有する化合物と塩基の存在下で接触させて，エーテル結合（－Ｏ－）により両者を結合する反応であり，この反応を用いてエーテル化合物を合成する方法を，「ウィリアムソン・エーテル合成法」という（下図参照）。②ウィリアムソン反応は，アルコール（具体的には，塩基によりアルコキシドとなったＲ-Ｏ⊖）が，脱離基（例えば，Ｂｒ。）と反対側から反応点の炭素に近づき，「遷移状態」を経て，エーテル結合が形成され，当該反応点の炭素に結合している基の立体配置が反転するというもので，いわゆる「ＳＮ２反応」である（下図参照）。
③立体障害とは，分子内の嵩高な置換基が及ぼす立体効果であって，反応を妨害する方向に働くものを意味する。
立体障害があると，嵩高な置換基の非結合原子間相互作用により，反応する分子の接近を妨害して，安定な遷移状態をとることができないために反応速度が著しく遅くなる（下図参照）。
歴史的には，様々な実験結果を経て，今日の立体障害の概念が形成されており，選択的有機合成法開発のためには非常に重要な概念である。④ウィリアムソン反応が進行するか否かは，反応する化合物の構造に大きく影響され，立体障害のない第一級ハロゲン化アルキルでは目的どおりのエーテルが得られるが，第二級及び第三級ハロゲン化アルキルの場合には，強塩基により，主に脱離反応を起こす。
(c)また，甲３２（大橋守ら訳，フェッセンデン有機化学（上）（原著第５版），２２８～２３１頁，株式会社東京化学同人，１９９５年２月１０日）には，概ね，次の記載がある。
「ＳＮ２反応
ハロゲン化アリルおよびハロゲン化ベンジルはＳＮ２反応も行い，その反応速度は第一級ハロゲン化アルキルはもちろん，ハロゲン化メチルより速い。」（２３０頁１０行～１２行）「ハロゲン化アリルおよびハロゲン化ベンジルのＳＮ２反応性が大きくなっているのは，アリル基のπ結合や芳香性π電子雲がＳＮ２反応の遷移状態のエネルギーを低下させるからである。遷移状態では反応する炭素はｓｐ³混成状態からｓｐ²混成状態に変化し，ｐ軌道をもつことになる。このｐ軌道が攻撃してくる求核試薬と脱離基の両方と部分結合をする。負電荷はこれらのグループ全体の上に存在する。反応する炭素の隣にあるアリル基やベンジル基のｐ軌道は遷移状態のｐ軌道と部分的に重なる。このように隣のｐ軌道は負電荷を非局在化させ，遷移状態のエネルギーを低下させる。図５・８はアリル基の場合のｐ軌道を示す。ベンジル基の場合も同様である。図５・８塩化アリルのＳＮ２反応における遷移状態の安定化」（２３０頁１４行～２３１頁３行，同行直下の図の表題。図は省略する。）
「π結合をもつ化合物のＳＮ１またはＳＮ２反応で安定化を大きくするには，そのπ結合が反応する炭素の隣になければならない。それがもっと遠いと重なることができず，遷移状態を安定化させるのに役立たない。ＳＮ２反応ではπ結合のｐ軌道が脱離基および求核試薬の軌道に隣接かつ一直線に並ばなければならない。
」（２３１頁４行～７行）
以上によれば，甲３２には，ＳＮ２反応においては，反応する炭素の隣にπ結合（二重結合）があるとＳＮ２反応の遷移状態のエネルギーを低下させるから，ハロゲン化アリルやハロゲン化ベンジルは第一級ハロゲン化アルキルやハロゲン化メチルよりも反応速度が速く，ＳＮ２反応性が大きい旨が記載され，具体例として，塩化アリル（ＣＨ２＝ＣＨ－ＣＨ２－Ｃｌ）はＳＮ２反応の遷移状態を安定化するが，１－クロロ－３－ブテン（ＣＨ２＝ＣＨ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｃｌ）は,π結合（二重結合）が遠すぎてＳＮ２反応の遷移状態を安定化させるのに役立たないことが記載されている。


(d)前記(c)によれば，甲３２は，ハロゲン化アリルやハロゲン化ベンジルは，ハロゲン化アルキルやハロゲン化メチルよりもＳＮ２反応性が大きい理由として，反応する炭素の隣にπ結合（二重結合）があることを記載し，その例として，反応する炭素の隣にπ結合のある塩化アリルとの対比において，反応する炭素の隣ではない位置にπ結合がある１－クロロ－３－ブテンを挙げているにすぎないのであって，１－クロロ－３－ブテンは，一般に，ＳＮ２反応性が低いことを記載しているわけではない。
そうすると，甲３２の記載から，ＳＮ２反応の一種であるウィリアムソン反応において，反応する炭素の隣に二重結合がない化合物である１－ブロモ－３－ブテンのＳＮ２反応性が一般的に低いと，当業者が認識していたということはできない。一方，甲１発明の出発物質は，第二級アルコールであり，反応速度にある程度影響し得る立体障害が存在することは，当事者間に争いがなく，本件優先日当時，前記ａ(b)④のとおりの技術常識が存在したこと，前記(ｲ)ａのとおり，甲４に，「この副生成物（９）の生成は８の水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから生じている。」という記載があることを考え併せれば，当業者は，第二級アルコールである甲１発明の出発物質は，第一級アルコールと比べて立体障害が大きく，一般的に，ウィリアムソン反応の反応性が低いと認識したものと考えられる。前記ａ(b)③のとおり，立体障害について，当業者が，１－ブロモ－３－ブテンのハロゲン化アリルやハロゲン化ベンジルと比べた場合のＳＮ２反応性の低さ，甲１発明の出発物質の第一級アルコールと比べた場合の反応性の低さを考え併せて，甲４の前記記載があるにもかかわらず，甲１発明の出発物質の水酸基の立体障害による反応性の低さは，副生成物の生成に関係がなく，１－ブロモ－３－ブテンのＳＮ２反応性の低さのみが関係すると，当業者が理解するとは認められない。したがって，原告の前記主張は，採用できない。
ｂまた，原告は，①２０位アルコール体が他の試薬（甲４，６，７，２９，３０，４０）とウィリアムソン反応をすること，②甲１発明の出発物質と反応点の構造が類似しているイソプロピルアルコールが甲２の試薬と反応することから，甲１発明に甲２の試薬を適用する動機付けがあった旨も主張する。本件優先日当時，２０位アルコールと様々な側鎖形成試薬との反応を行った場合のウィリアムソン反応の成功例（甲４，６，７，２９，３０，４０）及び失敗例（甲６，３０）が知られていた。
確かに，前記ａ(b)④のとおり，当業者は，ウィリアムソン反応が進行するか否かは，反応する化合物の構造に影響されることを技術常識として理解していたといえ，少なくとも，立体的に込み合ったアルコール（例えば，第三級アルコール）を用いた場合，実験を行わなくとも，ウィリアムソン反応が進行しないことを予測可能で
２０位アルコールと反応が進行した試薬
（甲１，４，６，７，２９，３０，４０）
（なお，最も下に記載した臭化プレニル（甲４０）は，２０位アルコールではなく，ビタミンＤ構造の２０位炭素原子に水酸基が結合した化合物と反応した試薬である。）
反応しなかった試薬
（甲６，甲３０）
あったといえる。
しかしながら，前記の各試薬のウィリアムソン反応の成功・失敗の要因を，分子の構造上の見地から説明し得る技術常識，すなわち，実験を行わなくとも，どのような分子の構造を有する試薬が２０位アルコールと反応するのかを，確実に予見し得るような技術常識が，本件優先日当時存在したことを認めるに足りる証拠はない。「本実験の失敗は，１－ハロ－３，３－エチレンジオキシブタンの前者に比べての嵩高さによるものかもしれない。」という，実験後に失敗原因を「嵩高さ」によるものではないかと考察する文献（甲３０）があること，前記認定事実（ａ(b)③）及び弁論の全趣旨によれば，立体障害と評価される「嵩高さ」の構造についての判定の基準を認めるに足りる証拠はなく，むしろ，立体障害の概念は，実験結果の分析により形成されてきたものであることを考え併せれば，当業者が，立体障害につき，実験の結果を高い確率で予測することは困難であったと認められる。そして，当業者は，そのような認識の下，実験を繰り返して反応経路の案を試すことにより化合物の合成法を開発していたことが窺えるのであって，少なくとも，当業者が，ウィリアムソン反応につき，分子の構造の検討のみによって，立体障害の見地から，実際に実験を行うまでもなく，反応の結果を確実に予測することができたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると，本件優先日当時，２０位アルコールが前記の各試薬と反応することが知られていたとしても，甲１発明の出発物質と甲１の試薬以外の試薬との反応が実際に進行することを，実験を行うまでもなく，当業者が予測できたとはいえない。原告は，特に，臭化プレニルと甲２の試薬との構造の類似性につき，主張するが，臭化プレニルは，反応する炭素の隣にπ結合（二重結合）を有するところ，本件優先日当時，二重結合とエポキシ基が同程度の立体障害を生じさせるという技術常識があったことを認めるに足りる証拠はない。かえって，前記(c)によれば，臭化プレニルのＳＮ２反応性が，前記の位置に二重結合を有することに起因すると推測することが可能であり，前記の立体障害についての予測可能性を考え併せれば，臭化プレニルの反応性から，臭化プレニルと同じ位置に二重結合を有しない甲２の試薬も，同様の反応性を示すと予測できるとはいえない。
したがって，２０位アルコールが前記の表の「２０位アルコールとウィリアムソン反応が進行した試薬」欄記載の試薬とウィリアムソン反応をすることが知られていたとしても，甲１発明に甲２の試薬を適用する動機付けがあったとはいえない。また，前記(ｲ)ｂのとおり，本件優先日当時，甲２の試薬がイソプロピルアルコールと反応することが知られていたとしても，それだけで，甲１発明の出発物質と甲２の試薬とのウィリアムソン反応が実際に進行することを，実験を行うまでもなく，当業者が予測できたとはいえない。
したがって，甲２の試薬がイソプロピルアルコールとウィリアムソン反応をすることが知られていたとしても，甲１発明に甲２の試薬を適用する動機付けがあったとはいえない。