願書に添付した明細書の段落【００１９】の記載中には「前後左右に回動」と記載されており，「前後左右に揺動」なる記載は存在せず，また，願書に添付した図面の図２及び図８中にも「揺動」なる記載は存在せず，願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切記載されていない。本件審決は，訂正根拠とされた実施態様を含むように解釈することが必要であるなどというが，このような解釈姿勢は，明細書でサポートされていないクレーム概念を，明細書で適切にサポートされているという前提に立って解釈していることに他ならず，問題である。被告自身も，少なくとも特許請求の範囲や明細書の記載において，「揺動」と「回動」は異なる概念であるとして明確に使い分けている。本件発明において，「揺動」という動きの意味が確定しない以上，訂正事項１－クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし，被告自身が，異なる概念として用いていると説明している以上，訂正事項１－クは，回動を根拠としての訂正では，別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反する。
イ訂正事項１－ケ及び同１－コについて
本件審決は，願書に添付した明細書の段落【００２５】の記載や【図１２】（ａ）（ｂ）を参酌し，願書に添付した明細書の段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）に基づいて「腰部骨格連結部」が「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結され」たものと減縮する訂正事項，及び「胸部骨格連結部」が「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結され」たものと減縮する訂正事項は適法であると判断したが，誤りである。
腰部骨格連結部５１の正面図（【図１】，【図８】（ａ））に表れる上下方向の縦線が腰部骨格連結部５１を左右方向に分割する縦線を表しており，腰部骨格連結部５１の側面図（【図１】，【図８】（ｂ））に表れる第一玉部５２に重ならない位置に「○」内に「Ｘ」が書かれた記号がネジを表しており，腰部骨格連結部５１は，正面図から見て左右方向に分割された部材を２つのネジで第一玉部５２を挟み込むように一体的に連結されたものであると解釈するのであれば，腰部骨格連結部５１の正面図（【図１】，【図８】（ａ））において腰部骨格連結部５１のＵ字状部分の各片に架け渡されるようにネジが表れるはずであるが，正面図にはネジに該当する部材が表れておらず，明細書の段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）からは，分割して形成された腰部骨格連結部がネジを介して一体に連結されたものであることが開示されているとはいえない。
また，胸部骨格連結部５６の正面図（【図１】，【図８】（ａ））に表れる上下方向の縦線が胸部骨格連結部５６を左右方向に分割する縦線を表しており，胸部骨格連結部５６の側面図（【図１】，【図８】（ｂ））に表れる第二玉部５３に重ならない位置に「○」内に「Ｘ」が書かれた記号がネジを表しており，胸部骨格連結部５６は，正面図から見て左右方向に分割された部材を２つのネジで第二玉部５３を挟み込むように一体的に連結されたものであると解釈するのであれば，胸部骨格連結部５６の正面図（【図１】，【図８】（ａ））において胸部骨格連結部５６の逆Ｕ字状部分の各片に架け渡されるようにネジが表れるはずであるが，正面図にはネジに該当する部材が表れておらず，明細書の段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）からは，分割して形成された胸部骨格連結部がネジを介して一体に連結されたものであることが開示されているとはいえない。
したがって，明細書の段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）に基づいて，「腰部骨格連結部」が「分割して形成され，……ネジを介して一体に連結され」たものと減縮する訂正事項や，「胸部骨格連結部」が「分割して形成され，……ネジを介して一体に連結され」たものと減縮する訂正事項は，不適法である。
(2)第１商品発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由２）ア本件審決の対比に基づく容易想到性の判断の誤り(ｱ)相違点１，５，８，９，１０についての判断の誤りａ本件審決は，甲４，甲１３，甲１４，甲２５，甲１７，甲２１の各号証には，胸部と腹部が分割して形成されたソフトビニル製の外皮を開示するものは見当たらないとした。確かに，前記各号証には，胸部と腹部が分割して形成されたソフトビニル製の外皮を直接的に開示するものは見当たらない。しかし，甲４に示された商品は，胸部と腹部が分割して形成された外観パーツが開示されており，当該外観パーツを形成する材料としてソフトビニルを使用することは，甲１３，甲１４，甲２５及び甲１７に開示されているといえるから，これらの周知・公知技術に基づいて当業者が「胸部と腹部が分割して形成されたソフトビニル製の外皮」を想到することは容易である。すなわち，人形胴体の成形において，胴部を一体にするか，適宜分割するかといったことや，また，その部位の成形につき，様々に存在する周知の材料のどれを選択するかといった程度のことは，当業者が行う通常の制作作業にすぎない。


ｂ本件審決は，本件発明における「嵌着」なる用語の意味を「広辞苑」の記載及び明細書の段落【００３３】の記載を参照して「くぼみに入れて固定し着ける」と解釈した。しかし，「広辞苑」にも記載されているように，「嵌着」なる用語には，「くぼみに入れて固定する」という意味以外にも「嵌める」という意味がある。また，本件発明は，「少なくとも肩部の骨格に，腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌着されている」という構成を備えたものであり，段落【００３３】に記載された「上記肩部５９の上腕外皮上端嵌着部６２の嵌合凹部（段部）６４に嵌着される開口縁１１９を突設すると共に，下端に設けた開口１２０の径方向に，上記肘部６８の上腕外皮下端嵌着部６９の嵌合凹部（段部）７２に嵌着される開口縁１２１を突設してなる」という構成に限定されたものではない。したがって，本件発明における「嵌着」なる用語は「嵌める」という意味も持つと解釈される。そうすると，少なくとも甲１３及び甲１７のそれぞれに示された商品は，肩部の骨格に腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌っていることから，本件発明における「少なくとも肩部の骨格に，腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌着されている」という構成は，甲１３及び甲１７に開示されているといえる。
ｃ本件審決は，第１商品発明をプラモデルと捉え，プラモデルの主目的からすれば，当業者において第１商品発明のラバーパーツを分割して着脱可能にするという技術を適用する動機付けは存在しないとした。しかし，本件審決における第１商品の捉え方は，消費者の立場で第１商品に接した場合の捉え方であり，当業者の立場での捉え方でないため，特許法２９条２項に明らかに違反している。なぜなら，当業者が第１商品に接した場合には，第１商品から認識できるプラモデルという販売の形態にとらわれず，第１商品に内包されている技術に着目して更なる技術改良を施すことを目的とした研究・開発を試みることは当然である。当業者が第１商品を組み立てる目的は，第１商品に採用されている構造を理解するためであり，第１商品に設定されているモデルを忠実に再現することを目的としていないことは自明のことである。したがって，当業者であれば，第１商品に採用されているラバーパーツを他のキャラクターをモデルとしたプラモデルに利用する際に，甲４，甲１３，甲１４，甲２５，甲１７に開示された外観パーツを参考にして分割して着脱可能にすることは容易に想到し得るものといえる。
本件審決は，外観部材を着脱可能な分割構造とする技術を第１商品発明に適用して，第１商品発明のラバーパーツを分割したとしても，第１商品発明のラバーパーツ内に納められた可動フレームは，甲１３に示された商品のように分割した外観部材を個別に保持できるようなフレーム構造ではないので，可動フレームの構造を変更することなく分割したラバーパーツを着脱可能に装着して保持することはできないとしているが，分割されたラバーパーツを保持できるように適宜可動フレームを変更することは，甲４，甲１３，甲１４，甲２５，甲１７にも開示されており，当業者であれば容易に想到できる設計変更にすぎない。
ｄ本件審決は，「胸部骨格連結部における腹骨格部と揺動可能に連結される部位と，第２嵌入杆と嵌合穴とが回動可能に連結される部位は，それぞれ腹骨格部と胸骨格部を覆う外皮によって外部から直視されないように覆」うことを甲１ないし甲３５の開示内容から当業者が容易に想到し得るとはいえないと判断した。しかし，甲１３及び甲１７に示された発明が，隣り合う外皮によって当該隣り合う外皮で覆う骨格を外部から直視できないように覆う構成を有していることは明らかである。したがって，甲１３及び甲１７に基づいて，当業者であれば，胸部骨格連結部における腹骨格部と揺動可能に連結される部位と，第２嵌入杆と嵌合穴とが回動可能に連結される部位は，それぞれ腹骨格部と胸骨格部を覆う外皮によって外部から直視されないように覆うことを容易に想到できるといえる。ｅ以上のことから，本件審決が甲１ないし甲３５の開示内容から相違点１，５，８，９，１０に係る発明特定事項を得ることは当業者といえども容易に想到し得るものではないとした判断は，誤りである。
(ｲ)相違点３，４，６，７についての判断の誤り


本件審決は，第１商品発明に第２商品の腹部分の接続構造を採用し，さらに，甲３２に示された商品の胸部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツと腰部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツを採用することは，甲３２に示された商品の前後・左右に揺動可能にする構造の一部分と，第２商品の前後・左右に揺動可能にする構造の一部分を採用して組み合わせた新たな前後・左右に揺動可能にする構造を創造し，その新たな構造を第１商品発明のフレームＢ及びＡ（３）パーツからなる構造と置換するという作業を伴うものであり，当業者が容易に想到できるとはいえないと判断した。すなわち，第１商品発明に対し，先ず，第２商品の構造を採用し，次に，甲３２に示された商品の構造を採用する順序で検討し，前記結論に至っている。しかし，第１商品発明に対し，先ず，甲３２の構造を採用し，次に，第２商品の構造を採用する順序で検討すれば，前記結論には至らない。なぜなら，第１商品発明のフレームＢとＡ（３）パーツからなる腹骨格部として，甲３２に示された商品の２つのＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツと２つのＰＣ－Ｃ８ｍｍパーツと６．パーツからなる腹骨格部を採用し，胸部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツの嵌合軸を第１商品発明のフレームＡにおけるＰ．Ｃ（Ａ）パーツの嵌合穴に差し込むとともに，腰部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツの嵌合軸を第１商品発明のフレームＣにおけるＰ．Ｃ（Ｅ）パーツの嵌合穴に差し込むことにより，「腹骨格部は，前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される腰部骨格連結部を一端側に備え」るという事項と，「腹骨格部は，前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される胸部骨格連結部を他端側に備え」るという事項を得ることができる。次に，第１商品発明に採用した甲３２に示された商品の２つのＰＣ－Ｃ８ｍｍパーツと６．パーツの代わりに第２商品のＢ（２５）パーツとＢ（２６）パーツを２つのビスとナットで一体に連結した部分を採用することにより，「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項と，「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項を得ることができる。なお，前記のように，第１商品発明に甲３２に示された商品及び第２商品発明を適用した場合には，胸部骨格連結部及び腰部骨格連結部ではなく，腹骨格部が分割して形成され，ネジを介して一体に連結された状態となっているが，ボールジョイント構造において，球体と該球体の支持体との関係を入れ替えることは，当業者が容易に想到できる設計変更にすぎない。
したがって，前記構成の置換は，当業者であれば容易に想到することができる。以上のことから，本件審決が甲１ないし甲３５の開示内容から相違点６，７に係る発明特定事項を得ることが容易想到であるとはいえないとした判断は，誤りである。
(ｳ)本件発明の効果についての判断の誤り
本件審決は，本件発明の作用効果は，甲１ないし甲３５の開示内容から当業者が予測し得ることはできない格別の効果を奏しているものであると判断した。しかし，「大型の人形において外皮部分をソフトビニル製で構成しても，自立が可能で，かつ様々な姿態を一定時間維持できると共に，軽量でかつ軟質なため，落下・転倒などしても安全で，破損も防げるという効果，外皮がソフトビニル製であるため製作容易（スラッシュ成形など）で，かつコスト安価なため，この種の大型可動人形の製作上大幅なコスト減となる効果，夫々の骨格が着脱可能で，かつ夫々の外皮も着脱可能であるため，搬送費用低廉となり，結果的に製品価格も低く抑えることができるため需要者ニーズに応えることができる効果」については，甲１７に示された商品も同様の作用効果を有することは明らかである。
イ原告の対比に基づく容易想到性の判断の誤り
(ｱ)原告は，審判事件請求書（甲５６）において第１商品発明における「ボディーフレーム」の「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの下部」が「腰部骨格」に，「Ａ（３）パーツ」と「フレームＣのＰ．Ｃ（Ｅ）パーツ」と「フレームＢのＰ．Ｃ（Ｅ）パーツ」が本件発明における「腹骨格部」に，「フレームＡ」が本件発明における「胸骨格部」に，「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの上部」が本件発明における「腰部骨格連結部」に，「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＢ」が本件発明における「胸部骨格連結部」にそれぞれ相当するとした。そこで，上記原告の対比に基づいて本件発明の胴部骨格及び腰部骨格の構成が第１商品発明と甲１ないし甲３５に示された発明から当業者が容易に想到できたか否かについて検討する。
(ｲ)本件発明の胴部骨格及び腰部骨格の構成
本件発明の胴部骨格及び腰部骨格の構成は訂正請求項１に記載されているとおり，
ａ．前記胴部骨格は，
腰部骨格と連結される腹骨格部と，
該腹骨格部と連結される胸骨格部からなる複数骨格によって駆動可能に構成
され，
ｂ．前記腹骨格部は，
前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される腰部骨格連結部を一端側に備え，かつ前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される胸部骨格連結部を他端側に備えており，
ｃ．前記腰部骨格連結部は，
分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結され，かつ，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に回動可能に嵌
合される第一嵌入杆を備え，
ｄ．前記胸部骨格連結部は，
分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結され，かつ，胸骨格部に備えた嵌合穴に回動可能に嵌合される第二嵌入杆を
備え，
である。
(ｳ)本件発明と第１商品発明との対比


先ず，胴部骨格を構成する逆Ｕ字状部材，上側ブロック部材，棒状部材，下側ブロック部材及び脚部骨格連結部材の上部を連結させた部材を腹骨格部とみなし，両腕部骨格連結部材，逆Ｔ字状部材及びＵ字状部材を連結させた部材を胸骨格部とみなすと，胴部骨格は，腰部骨格と連結される腹骨格部と，腹骨格部と連結される胸骨格部から構成されているといえる。
また，腹骨格部を構成する逆Ｕ字状部材は，胸骨格部を構成するＵ字状部材の軸受孔に突起軸を差し込むことによって回動可能に連結されている。したがって，胴部骨格は，本件発明の構成要件ａである「腰部骨格と連結される腹骨格部と，該腹骨格部と連結される胸骨格部からなる複数骨格によって駆動可能」なる構成を有しているといえる。
次に，腹骨格部を構成する脚部骨格連結部材の上部を腰部骨格連結部とみなし，逆Ｕ字状部材を胸部骨格連結部とみなすと，腰部骨格連結部を構成する脚部骨格連結部材の上部は，腹骨格部を構成する下側ブロック部材の対軸を挟み込むことによって前後に揺動可能に連結されており，また，胸部骨格連結部を構成する逆Ｕ字状部材は，腹骨格部を構成する上側ブロック部材を挟み込むことによって前後に揺動可能に連結されていることから，腹部骨格は，本件発明の「前後に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される腰部骨格連結部を一端側に備え，かつ前後に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される胸部骨格連結部を他端側に備え」なる構成を有しているといえる。次に，脚部骨格連結部材は二分割できる部材から形成されており（甲１の２０組立手順３参照），腰部骨格連結部を構成する脚部骨格連結部材の上部は，腹骨格部を構成する下側ブロック部材の対軸を挟み込むことによって揺動可能に連結されていることから，腰部骨格連結部は，本件発明の「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともに一体に連結され」なる構成を有しているといえる。次に，逆Ｕ字状部材は二分割できる部材から形成されており（甲１の２０組立手順３参照），胸部骨格連結部を構成する逆Ｕ字状部材は，腹骨格部を構成する上側ブロック部材を挟み込むことによって揺動可能に連結されており，胸部骨格連結部を構成する逆Ｕ字状部材は，胸部骨格を構成するＵ字状部材の軸受孔に突起軸を差し込むことによって回動可能に連結されていることから，胸部骨格連結部は，本件発明の「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともに一体に連結され，かつ，胸骨格部に備えた嵌合穴に回動可能に嵌合される第二嵌入杆を備え」なる構成を有しているといえる。
(ｴ)本件発明と第１商品発明との相違点
前記の対比を考慮すると，本件発明と第１商品発明とは次の点で相違している。ａ腹骨格部と腰部骨格連結部とが左右に揺動可能でない点（相違点①）。ｂ腹骨格部と胸部骨格連結部とが左右に揺動可能でない点（相違点②）。ｃ腰部骨格連結部がネジを介して一体に連結されていない点（相違点③）。ｄ腰部骨格連結部が，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に回動可能に嵌合される第一嵌入杆を備えていない点（相違点④）。ｅ胸部骨格連結部がネジを介して一体に連結されていない点（相違点⑤）。
(ｵ)相違点の判断
ａ相違点①，②について
腹骨格部と腰部骨格連結部又は胸部骨格連結部とをボールジョイント構造を利用して前後・左右に揺動可能に連結することは，甲４，甲１４及び甲５７に開示されていることから周知技術であるといえる。したがって，当該周知技術を第１商品発明に適用することは，当業者であれば容易に想到できたものと認められる。
ｂ相違点③，⑤について
腰部骨格連結部に対応する脚部骨格連結部材及び胸部骨格連結部に対応する逆Ｕ字状部材は共に２分割されている。そして，２分割された部材を連結させる際に，スナップフィット結合を採用するか，ネジ止めを採用するかは，当業者が適宜定める設計上の変更にすぎない。したがって，相違点③，⑤は格別なものとは認められない。
ｃ相違点④について
甲３に開示された発明の人体像制作用芯材においては，腰部骨格連結部に対応するＳ１８が，腰部骨格に対応するＳ２０～Ｓ２４の中のＳ２０に備えた嵌入杆に回動可能に嵌合される嵌合穴を備えている。そして，甲３に開示された発明の人体像制作用芯材と第１商品とは，外皮によって覆われた人形を構成する骨格構造である点で共通しており，人体像制作用芯材の腰部骨格連結部と腰部骨格の連結構造を第１商品に適用することについて阻却事由も見つからないことから，第１商品に人体像制作用芯材の腰部骨格連結部と腰部骨格の連結構造を適用することは，当業者であれば容易に想到できたものと認められる。なお，本件発明においては，腰部骨格連結部の第一嵌入杆と腰部骨格の嵌合穴を嵌合させているのに対し，甲３に開示された発明の人体像制作用芯材においては，腰部骨格連結部の嵌合穴と腰部骨格の嵌入杆を嵌合させており，嵌合穴と嵌入杆の位置関係が逆転しているが，嵌合穴と嵌合杆の位置関係を入れ替えることは，当業者にとって容易に考えられる設計変更にすぎない。
(ｶ)以上のことから，第１商品発明の胴部骨格及び腰部骨格の構成を原告の対比のように認定したとしても，本件発明は，第１商品発明と甲１ないし甲３５及び甲５７に示された発明から当業者が容易に想到できたものということができる。(3)甲３発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由３）本件審決は，本件発明における外皮の特徴のうち，相違点１，５，８，９，１０の「外皮と骨格構造の関係」に関する相違点で検討した発明特定事項は，既に検討したとおり，第１商品発明及び甲１ないし甲３５の開示内容から，当業者といえども容易に想到し得るものではないと判断したが，前記(2)ア(ｱ)ａで主張したとおり誤りである。


また，本件審決は，「本件発明は，大型の人形において外皮部分をソフトビニル製で構成しても，自立が可能で，かつ様々な姿態を一定時間維持できると共に，軽量でかつ軟質なため，落下・転倒などしても安全で，破損も防げるという効果，外皮がソフトビニル製であるため製作容易（スラッシュ成形など）で，かつコスト安価なため，この種の大型可動人形の製作上大幅なコスト減となる効果，夫々の骨格が着脱可能で，かつ夫々の外皮も着脱可能であるため，搬送費用低廉となり，結果的に製品価格も低く抑えることができるため需要者ニーズに応えることができる効果，を備えており，甲第１号証ないし甲第３５号証の開示内容から当業者が予測しうることはできない，格別の効果を奏するものである」と判断したが，前記(2)ア(ｳ)で主張したとおり誤りである。
(4)第２商品発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由４）本件審決は，外皮に関する相違点については，相違点１，５，８，９，１０の「外皮と骨格構造の関係」に関する相違点で検討したとおり，甲１ないし甲３５の開示内容から当業者が容易に想到し得るとはいえないと判断したが，前記(2)ア(ｱ)ａで主張したとおり誤りである。
また，本件審決は，腹骨格部の構造に関する相違点については，相違点３，４，６，７の「骨格構造」に関する相違点で検討したとおり，甲１ないし甲３５の開示内容から当業者が容易に想到し得るとはいえないと判断した。しかし，第２商品発明は，「胸部と腹部及び腰部と腹部が前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結されて」おり，また，第２商品発明に対して甲３２に示された商品の２．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係及び５．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係を採用することにより，「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項と，「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項を得ることができる。なお，前記のように，第２商品発明に甲３２に示された商品を適用した場合には，胸部骨格連結部及び腰部骨格連結部ではなく，腹骨格部が分割して形成され，ネジを介して一体に連結された状態となっているが，ボールジョイント構造において，球体と該球体の支持体との関係を入れ替えることは当業者が容易に想到できる設計変更にすぎない。したがって，本件審決の前記判断は誤りである。
また，本件審決は，第２商品発明と本件発明とは，本件発明が「少なくとも前記肩部の骨格に，腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌着されて」いるという発明特定事項を備えるのに対し，第２商品発明は上記発明特定事項を備えていない点という相違点があるとしているが，この相違点については，前記(2)ア(ｱ)ｂで主張したとおりである。
さらに，本件審決は，「本件発明は，大型の人形において外皮部分をソフトビニル製で構成しても，自立が可能で，かつ様々な姿態を一定時間維持できると共に，軽量でかつ軟質なため，落下・転倒などしても安全で，破損も防げるという効果，外皮がソフトビニル製であるため製作容易（スラッシュ成形など）で，かつコスト安価なため，この種の大型可動人形の製作上大幅なコスト減となる効果，夫々の骨格が着脱可能で，かつ夫々の外皮も着脱可能であるため，搬送費用低廉となり，結果的に製品価格も低く抑えることができるため需要者ニーズに応えることができる効果，を備えており，甲第１号証ないし甲第３５号証の開示内容から当業者が予測しうることはできない，格別の効果を奏するものである」と判断したが，前記(2)ア(ｳ)で主張したとおり誤りである。
以上のことから，本件発明は，第２商品発明と甲１ないし甲３５に開示された事項から当業者が容易に導き出し得る発明であるとはいえないとした本件審決の判断は，誤りである。
２被告の反論
原告主張の取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がない。(1)訂正請求２の適法性の判断の誤り（取消事由１）に対して
ア訂正事項１－クについて


本件審決は，「訂正事項１－クによって訂正された発明特定事項のうち，「腰部骨格連結部」と「胸部骨格連結部」がそれぞれ「前後・左右に揺動可能で」あるという事項は，願書に添付した明細書の段落【００１９】の「……腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６は，夫々が前後左右に回動可能(図８中，矢印Y1乃至   Y4で示す前後方向，矢印Y5乃至   Y8で示す左右方向)……」との記載を根拠としている」，「訂正前における「揺動可能」という文言については，文字どおり「揺れ動くことが可能」の意味であることは当業者ならずも一般人でも理解できることであるが，その外延については，明細書の発明の詳細な説明の記載も参酌して合理的に解釈されるべきである。そこで，明細書の発明の詳細な説明の記載も参酌すると，少なくとも，腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６の夫々が前後左右に回動可能(図８中，矢印Y1乃至   Y4で示す前後方向，矢印Y5   乃至Y8で示す左右方向)であるという明細書に記載された実施態様を含むように解釈することが妥当である」，「この場合，「揺動可能」という文言には，「回動」という文言との関係で，次の二つの解釈が可能であると考えられる。すなわち，１)一つの平面内でのみ回動可能な状態(前後方向のみ又は左右方向のみに回動可能な状態)も含むと解釈する，すなわち回動状態を包含する意味での揺れ動くことが可能である状態という広義の意味，２)通常の回動，すなわち，一つの平面内でのみ回動可能な状態と区別する意味(したがって，一つの平面内でのみ回動可能な状態を含まない意味)での揺れ動くことが可能であるという状態という狭義の意味の二つの解釈が可能であると考えられる。「揺動」の意味が前者の広義の意味であった場合，訂正後においては，「前後・左右に揺動可能」と規定されているから特許請求の範囲の減縮に該当すると認められる。「揺動」の意味が後者の狭義の意味であった場合，訂正後においては，「前後・左右方向に揺動可能」と規定されているから，一つの平面内でのみ回動可能な状態とは異なるばかりでなく，前後・左右方向に揺れ動くことが可能であることに限定されるから，やはり，特許請求の範囲の減縮に該当すると認められる」，「そして，前後左右方向に揺れ動くことが可能であるとする訂正事項は，訂正前の特許請求の範囲の記載及び明細書の段落【００１９】の記載並びに【図２】及び【図８】に基づいて訂正したものであるから，明細書に記載した事項から自明の範囲内において訂正したものであることは明らかである」としているのであり，全て明細書の記載事項を根拠にして判断しているものであって，文言の意味を勝手に解釈して訂正可否を判断しているものでないことは明らかである。
上述のとおり，「揺動」とは，一般に，「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」(「広辞苑」第六版)を意味するところ，上記明細書の記載からみても，訂正事項１－クにおける「揺動」の意義を上記一般的な語義と別異に理解すべき理由は認められない。したがって，原告の主張は失当であり，訂正事項1－クは特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反するものではないとした本件審決の判断に誤りはない。
イ訂正事項１－ケ及び同１－コについて
本件審決は，「明細書の段落【００１９】の「……図７又は図８の本実施形態に基づいて具体的に説明すると，図８（ａ）（ｂ）に示す腹骨格部Ｃ１は，両端に設けた夫々の第一玉部（図面上で下側）５２と第二玉部（図面上で上側）５３を，夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略Ｕ字状の腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６からなり，該腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６の夫々の端部には，第一嵌入杆５４と第二嵌入杆５５が夫々一体的に立設されている。……」との記載がある」，「【図１】【図２】【図８】（ａ）（ｂ）から，腰部骨格連結部５１の正面図（【図１】【図８】（ａ））には，上下方向に縦線があることと，腰部骨格連結部５１の側面図（【図１】【図８】（ｂ））には，上下方向の縦線はなく第一玉部５２に重ならない位置に「○」内に「×」が書かれた記号が，腰部骨格連結部５１に２つ記載されていることが見て取れる」，「さらに，【図１２】（ａ）（側面図）には，「○」内に「×」が書かれた記号８７という枝番が記載されていることと，【図１２】（ｂ）（正面図）に手首部７８の上下方向に縦線があることが見て取れ，明細書の段落【００２５】に「……そして，上記連結片８１は略玉状の被連結部８６の径とし，連結時に両者８１，８６によって全体玉状を構成している。……」と記載されていることから，「○」内に「×」が書かれた記号はネジを示しており，ネジを介して一体的に連結される部材はネジの側面方向（【図１２】（ｂ））から見ると，上下方向に縦線があることが見て取れる」，「これらの記載および図面から，正面図及び側面図を記載した図面の読み方の技術常識を参酌することにより，腰部骨格連結部５１は，正面図から見て左右方向に分割された部材を２つのネジで第一玉部５２を挟み込むように一体的に連結されたものであることが開示されていることは明らかである」としているのであり，全て明細書の記載事項を根拠に，当業者の視点から常識的に判断しており，何ら根拠もなく，かつ，当業者常識を無視して訂正可否を判断しているものでないことは明らかである。したがって，原告の主張は失当であり，訂正事項1－ケ及び同１－コは，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反するものではないとした本件審決の判断に誤りはない。(2)第１商品発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由２）に対してア本件審決の対比に基づく容易想到性の判断について
(ｱ)相違点１，５，８，９，１０につき


ａ甲４は，プラスチックモデルという点から判断すれば，全てのパーツが分割して成形されているものであるため，胸部のパーツと腹部のパーツが分割していることは当然である。また，甲４，甲１３，甲１４，甲２５及び甲１７が，骨格構造を覆う分割されたソフトビニル製の外皮を有しているものではないことも明らかである。したがって，プラスチックモデルキットの各キット品が分割形成されている甲４を挙げ，これに甲１３，甲１４，甲２５及び甲１７を組み合わせたとしても，骨格構造を覆うソフトビニル製の胸部の外皮と，同じくソフトビニル製の腹部の外皮が分割して形成されているという構成に，当業者が容易に想到し得るものではない。さらに，プラスチックモデルキットである第１商品（及び甲４）と，完成品人形として製造・販売されている甲１３，甲１４，甲２５及び甲１７とは，全く技術分野の異なるものであり，課題（目的）や作用効果も全く異なるため，第１商品と，甲１３，甲１４，甲２５及び甲１７を組み合わせる動機付けはあり得ない。ｂ「広辞苑」には「嵌着」なる用語についての記載は一切ない。原告の主張は，故意に「嵌着」の語義を甲１３，甲１７なども含めようとしているものである。本件審決は，「広辞苑」第五版（甲５９）に記載された「嵌める」の「②くぼみに入れて固定する」という意味と，本件明細書の段落【００３３】の「上記肩部５９の上腕外皮上端嵌着部６２の嵌合凹部（段部）６４に嵌着される開口縁１１９を突設すると共に，下端に設けた開口１２０の径方向に，上記肘部６８の上腕外皮下端嵌着部６９の嵌合凹部（段部）７２に嵌着される開口縁１２１を突設してなる」という記載及び【図１０】からして「くぼみに入れて固定し着ける」ことを意味すると解しているのである。なお，「嵌着」という用語を業界的に判断しても「嵌めて固定し着ける」との語義を有していると解釈するのが一般である。本件審決の判断に誤りはなく，甲１３及び甲１７では，単純に「被せている」だけの構成しか開示されておらず，「固定し着ける」との構成は全く開示されていないから，本件発明における「少なくとも肩部の骨格に，腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌着されている」という構成が甲１３及び甲１７に開示されているとの原告の主張は，失当である。ｃ本件審決は，「当業者」の基準を「消費者」に限定して判断をしたものではなく，当業者の立場に立って判断していることは明らかである。原告の主張は全く根拠のないものであって失当である。審査基準では，「当業者」は「本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し，研究，開発のための通常の技術的手段を用いることができ，材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき，かつ，本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者を想定」しており，「研究・開発等」に従事している者だけを「当業者」として捉えているものではない。
ｄ本件審決は，「甲第１号証ないし甲第３５号証には，骨格構造との関係において外皮をどのように分割し該分割した外皮でどのように骨格連結部の連結部位を覆うかについて何ら開示が無い」のであるから，甲１ないし甲３５の開示内容から当業者が容易に想到し得るとはいえないと帰結しているのである。すなわち，甲１ないし甲３５には，「胸部骨格連結部における腹骨格部と揺動可能に連結される部位と，第２嵌入杆と嵌合穴とが回動可能に連結される部位は，それぞれ腹骨格部と胸骨格部を覆う外皮によって外部から直視されないように覆」うことが容易に想到し得るとする動機付けなど存在していないということである。
(ｲ)相違点３，４，６，７につき
原告は，審決において，第１商品発明に対し，先ず，第２商品の構造を採用し，次に，甲３２に示された商品の構造を採用する順序で検討し，前記結論に至っているが，第１商品発明に対し，先ず，甲３２の構造を採用し，次に，第２商品の構造を採用する順序で検討すれば，前記結論には至らないと主張するが，誤りである。もともと原告が主引用例として採用する第１商品と副引用例として採用する第２商品とともに，甲３２に示された商品を組み合わせて進歩性を判断する動機付けが全くない。すなわち，第１商品，第２商品は，各キット品を順番に組み立てていき，最終的には所定のキャラクター人形が完成するもので，完成状態が最終形態である。これに対し，甲３２に示された商品は，いわゆる組み立てたものは，人形用素体という商品であって，この組立完成が最終形態ではなく，この組立完成した状態から更に種々のカスタマイズを加えて人形（ドール）を成形していくものであり，両者は全く技術分野を異にするもので，かつ，その商品課題（目的），作用効果も全く相違するものである。したがって，第１商品，第２商品に甲３２の商品を組み合わせる動機付けは存在しない以上，原告の主張は誤りであって採用できないものである。百歩譲って，仮に動機付けがあったとしても，審決で示すとおり，第１商品発明に第２商品の上記腹部分の接続構造を採用することを検討しても，「腰部骨格連結部の第一嵌入杆，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴，胸部骨格連結部の第二嵌入杆，胸骨格部に備えた嵌合穴」という発明特定事項を持たないという，本件発明との新たな相違点を生じることとなる。そして，上記新たな相違点に係る構成を得るためには，甲３２に示された商品の胸部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ１パーツと腰部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ１パーツを採用する必要がある。したがって，「腰部骨格連結部が……連結され」るという事項と，「胸部骨格連結部が……連結される」という事項のみならず，上記した本件発明との新たな相違点である「腰部骨格連結部の第一嵌入杆……嵌合穴」という事項を得ることは，甲３２に示された商品の前後・左右に揺動可能にする構造の一部分と，第２商品の前後・左右に揺動可能にする構造の一部分を組み合わせた新たな前後・左右に揺動可能にする構造を創造し，その新たな構造を第１商品発明のフレームＢ及びＡ（３）パーツからなる構造と置換するという作業を伴うものであり，当業者が容易に想到できるとはいえない。
(ｳ)本件発明の効果につき


本件発明は，①大型の可動人形における作用効果，②大型の可動人形の外皮部分をソフトビニル製で構成した際の作用効果，③大型の可動人形の外皮部分をソフトビニル製で構成しても自立が可能で，かつ，一定時間維持できること，④従来の大型可動人形が抱えていた問題を解消し，落下・転倒などしても安全で，破損も防げるとしたこと，⑤従来の大型可動人形と比して，製作容易でかつコスト安価であり，大型可動人形の製作上大幅なコスト減となったこと，⑥大型可動人形において，それぞれの骨格が着脱可能でかつそれぞれの外皮も着脱可能であるため，搬送費用が低廉となり，結果的に製品価格を低く抑え，需要者ニーズに応えることができること，などの種々の作用効果を有しており，これらの作用効果は，大型可動人形において周知の作用効果ではなく，かつ，当業者が容易に想到し得る作用効果でもない。したがって，これら本件発明の作用効果を，甲１ないし甲３５の開示内容を含めて総合的に検討した結果，審決は格別の効果を奏しているものであると判断したものであり，この判断に誤りはない。
なお，甲１７に示された商品は，本件発明とは異なり，大型の可動人形ではなく，本件発明の作用効果を奏する人形でないことは明らかである。
イ原告の対比に基づく容易想到性の判断について
(ｱ)原告は，主引用例とする第１商品の構成を特定し，本件発明と対比してその相違点を抽出し，相違点を埋めるべく甲４（甲１４，甲５７）と，スナップフィット結合に係る周知技術と，甲３を副引用例としてそれぞれ当て嵌めている。しかし，第１商品に甲３を結びつける動機付けがなく，本件発明の進歩性を否定するべきではない。すなわち，主引用例は，各キット品を組み立てて所定のキャラクター人形を完成させることを目的とするプラスチックモデルキットに係る商品であり，甲３は，人体像の制作を簡便かつ正確に作ることを目的とする人形用の芯材に係る発明である。第１商品と甲３とは，技術分野も異なり，目的（課題）に共通性もなく，機能作用効果も全く異なるものである。したがって，第１商品に甲３を組み合わせる動機付けがない。
(ｲ)百歩譲って，仮に動機付けがあったとして検討する。原告は，第１商品発明における構成を，①腰部骨格：「ボディーフレーム」の「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの下部」，②腹骨格部：「Ａ（３）パーツ」と「フレームＣのＰ．Ｃ（Ｅ）パーツ」と「フレームＢのＰ．Ｃ（Ｅ）パーツ」，③胸骨格部：「フレームＡ」，④腰部骨格連結部：「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの上部」，⑤胸部骨格連結部：「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＢ」と特定する。ここで本件発明の「腹骨格部」は，「腰部骨格連結部」を一端側に，そして「胸部骨格連結部」を他端側にそれぞれ備えている。そして，「腰部骨格連結部」は，前後左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように腰部に連結される。「胸部骨格連結部」は，前後左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように胸部に連結されるものである。「腰部骨格連結部」は「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの上部」が該当し，「胸部骨格連結部」は「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＢ」が該当するとしているため，腹骨格部には，「胸部骨格連結部」を有しているものの，「腰部骨格連結部」は，備えられていないこととなる。すなわち，原告の対比によれば，原告が掲げる相違点の他に，上記「腹骨格部には，「胸部骨格連結部」を有しているものの，「腰部骨格連結部」は，備えられていない」という相違点も存することとなるが，このような「腹骨格部」の一端に「腰部骨格連結部」を備え，他端に「胸部骨格連結部」を備えた引用例はない。したがって，原告の主張は失当であり，本件発明の進歩性を否定し得るものではない。なお，原告は，本件特許発明において嵌合穴と嵌合杆の位置関係を入れ替えることは当業者にとって容易に考えられる設計変更にすぎない旨主張する。しかし，そのように嵌合穴と嵌合杆を入れ替える必要性などを甲３において示唆しているものでもなく，かつ，周知技術でもない。したがって，原告のこの主張も失当である。(3)甲３発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由３）に対して原告は，本件審決の判断は前記１(2)ア(ｱ)ａ及び同(ｳ)で検討したとおり誤りであると主張するが，同主張は上記(2)ア(ｱ)ａ及び同(ｳ)のとおり理由がない。(4)第２商品発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由４）に対して原告は，本件発明と第２商品発明との相違点について当業者が容易に想到し得るとはいえないとした本件審決の判断は誤りであると主張するが，既に詳述したとおり，原告の主張こそが誤りである。
第４当裁判所の判断
１訂正請求２の適法性の判断の誤り（取消事由１）について
(1)訂正事項１－クにつき
原告は，願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく，本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上，訂正事項１－クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし，被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上，訂正事項１－クは，回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反すると主張する。


しかしながら，「揺動」とは，文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」（「広辞苑」第五版）を意味する。そして，本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「本件特許明細書等」という。）の段落【００１９】の「……図８（ａ）（ｂ）に示す腹骨格部Ｃ１は，両端に設けた夫々の第一玉部（図面上で下側）５２と第二玉部（図面上で上側）５３を，夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略Ｕ字状の腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６からなり……本実施形態では，胴部骨格Ｃを，腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２の二部構成とし，かつ腰部骨格Ｂと腹骨格部Ｃ１との連結部およびこの腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２との連結部を夫々玉５２，５３を介して回動可能な構造とした……本実施形態において，第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込む夫々の嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，各第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込んだ時に，腰部骨格連結部５１および胸部骨格連結部５６が所望位置でその状態（例えば，左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態）を維持できるように，各第一玉部５２と第二玉部５３が夫々緊密に摺接するよう構成するのが好ましい。このとき，嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，夫々の曲面の曲率が各第一玉部５２と第二玉部５３の曲率と同一若しくは近似するものとする。……腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６は，夫々が前後左右に回動可能（図８中，矢印Y1乃至Y4で示す前後方向，矢印   Y5乃至Y8   で示す左右方向）……」との記載，及び【図２】，【図８】（本件特許の願書に添付した図面については，別紙参照）に記載されている「腰部骨格連結部５１」，「胸部骨格連結部５６」の構造からすると，それぞれの連結部が，前後にも左右にも揺れ動くことが可能であること，すなわち，前後・左右に揺動可能であることは明らかである。
したがって，本件発明の「揺動」の意味は明確であり，また，訂正事項１－クは，上記特許明細書等に記載した事項から自明な事項の範囲内において訂正したものと認められるから，新たな技術事項を導入するものとはいえない。よって，訂正事項１－クは，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反するということはできず，原告の主張は採用できない
(2)訂正事項１－ケ及び同１－コにつき
原告は，腰部骨格連結部５１の正面図にはネジに該当する部材が表れておらず，本件特許明細書等の段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）からは，分割して形成された腰部骨格連結部がネジを介して一体に連結されたものであることが開示されているとはいえず，また，胸部骨格連結部５６の正面図にもネジに該当する部材が表れておらず，段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）からは，分割して形成された胸部骨格連結部がネジを介して一体に連結されたものであることが開示されているとはいえないから，段落【００１９】の記載や【図１】，【図２】，【図８】（ａ）（ｂ）に基づいて，「腰部骨格連結部」が「分割して形成され，……ネジを介して一体に連結され」たものと減縮する訂正事項，及び「胸部骨格連結部」が「分割して形成され，……ネジを介して一体に連結され」たものと減縮する訂正事項は不適法であると主張する。確かに，腰部骨格連結部５１の正面図（【図１】，【図８】（ａ））には，ネジに該当する部材は記載されていない。しかしながら，本件特許明細書等の段落【００２５】の「……そして，上記連結片８１を，被連結部８６の嵌入溝８５に嵌入すると共に，ネジ８７を介して回動可能に一体的に連結される。なお，本実施形態において，上記連結片８１は略玉状の被連結部８６の径と同径とし，連結時に両者８１，８６によって全体玉状を構成している。……」との記載，【図１２】（ａ），（ｂ）の図示，及び，図面の読み方として，例えば部材の中央に実線が引かれている場合，その部材は実線が引かれている箇所で２つに分割されているとするのが一般的であることからすると，腰部骨格連結部５１は，【図８】（ａ）に示される縦線によって分割され，【図８】（ｂ）に「ⓧ」記号で示されるネジを介して一体に連結されているものと認められる。また，胸部骨格連結部も同様に，【図８】（ａ）に示される縦線によって分割され，【図８】（ｂ）に「ⓧ」記号で示されるネジを介して一体に連結されているものと認められる。
したがって，訂正事項１－ケ及び訂正事項１－コは，特許明細書等に記載した事項の範囲内において訂正したものと認められ，原告の主張は採用できない。(3)以上のとおり，本件審決の訂正請求２の適法性の判断には，原告主張の誤りはなく，取消事由１は理由がない。
２第１商品発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由２）について
(1)本件審決の対比に基づく容易想到性


ア相違点１，２，５，８，９，１０についての判断の誤りの主張につき(ｱ)原告は，甲４に示された商品（以下「甲４商品」という。）には胸部と腹部が分割して形成された外観パーツが開示されており，当該外観パーツを形成する材料としてソフトビニルを使用することは甲１３，甲１４，甲２５，甲１７に開示されているから，これらの周知・公知技術に基づいて当業者が「胸部と腹部が分割して形成されたソフトビニル製の外皮」を想到することは容易であり，人形胴体の成形において，胴部を一体にするか，適宜分割するかといったことや，また，その部位の成形につき，様々に存在する周知の材料のどれを選択するかといった程度のことは，当業者が行う通常の制作作業にすぎないと主張する。しかしながら，甲４商品には，胸部と腹部が分割して形成された外観パーツは開示されているものの，胸部のＦ（３）パーツは合成ゴム（ＴＰＥ）製であり，腹部のＤ（１）パーツとＤ（２）パーツはスチロール樹脂（ＰＳ）製であって，ソフトビニル製ではない。また，甲１３，甲１４，甲２５，甲１７の外観パーツは，いずれも，腹部と胸部が一体に形成されており，胸部と腹部は分割されていない。したがって，甲４商品，甲１３，甲１４，甲２５，甲１７には，「胸部と腹部が分割して形成されたソフトビニル製の外皮」が開示されていないから，原告の主張は失当である。
(ｲ)原告は，「嵌着」なる用語には，「くぼみに入れて固定する」という意味以外にも「嵌める」という意味があり，また，本件発明は，「少なくとも肩部の骨格に，腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌着されている」という構成を備えたものであり，段落【００３３】に記載された構成に限定されたものではないから，本件発明における「嵌着」なる用語は「嵌める」という意味も持つと解釈され，そうすると，本件発明における「少なくとも肩部の骨格に，腕部骨格を覆う外皮の一端が嵌着されている」という構成は，甲１３，甲１７に開示されていると主張する。しかしながら，原告は，「嵌着」に「嵌める」という意味があるということを示す証拠を何ら提出しない。発明の容易想到性を判断する前提としての発明の要旨認定は，原則として特許請求の範囲の記載に基づいてされなければならないところ，その用語は，その有する普通の意味で使用し，かつ，明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用しなければならない（特許法施行規則２４条の４様式第２９の２）。本件審決は，「嵌着」の意味を，広辞苑に記載された「嵌める」の意味とともに，訂正請求２による訂正後の明細書（以下，「訂正後明細書」という。甲５４の２）段落【００３３】の記載を参酌して，「くぼみに入れて固定し着ける」ことを意味すると解釈したものであるが，その解釈の方法は，「嵌着」の用語が「嵌めて着ける」ことを意味することは文言上明らかであるところ，同文言上の意味が上記段落【００３３】から読み取れる「嵌着」の意味「くぼみに入れて固定し着ける」と整合することを確認したものと理解することができ，妥当なものというべきである。そして，甲１３の３，４及び甲１７の３，４には，内部の骨格に外皮を単に被せる構成しか開示されていないから，原告の主張は理由がない。(ｳ)原告は，①本件審決の第１商品の捉え方は，消費者の立場で第１商品に接した場合の捉え方であり，当業者の立場での捉え方ではないため，特許法２９条２項に違反する，②当業者が第１商品を組み立てる目的は，構造を理解するためであり，モデルを忠実に再現することを目的としていないことは自明であるから，第１商品のラバーパーツを他のキャラクターをモデルとしたプラモデルに利用する際に，甲４，甲１３，甲１４，甲２５，甲１７に開示された外観パーツを参考に分割して着脱可能にすることは容易に想到し得る，③分割されたラバーパーツを保持できるように適宜可動フレームを変更することは設計変更にすぎない，と主張する。しかしながら，本件審決が，消費者の立場ではなく，当業者の立場で容易想到性の判断をしているのは明らかであり，また，第１商品発明には，ラバーパーツを分割して着脱可能にすることの示唆や動機付けはない。したがって，原告の上記①の主張は，本件審決を正解しないものというほかなく，失当である。そして，第１商品発明における「ラバーパーツ」を分割して着脱可能にするという技術を適用する動機付けを検討するに当たっては，「第１商品発明におけるラバーパーツ」を分割して着脱可能にすることが容易か否か判断すべきある。原告の上記②の主張は，第１商品のラバーパーツを他のキャラクターをモデルとしたプラモデルに利用することを前提とするものであるが，そのような前提を想到することが容易であったか否かの検討を無視するものであって，主張自体失当というべきである。したがって，第１商品発明のラバーパーツに，当該ラバーパーツを分割して着脱可能にするという技術を適用することが容易であるということはできないから，原告の上記③の主張は，その前提を欠き採用することができない。(ｴ)原告は，甲１３及び甲１７に示された発明が，隣り合う外皮によって当該隣り合う外皮で覆う骨格を外部から直視できないように覆う構成を有していることは明らかであるから，当業者であれば，胸部骨格連結部における腹骨格部と揺動可能に連結される部位と，第２嵌入杆と嵌合穴とが回動可能に連結される部位は，それぞれ腹骨格部と胸骨格部を覆う外皮によって外部から直視されないように覆うことを容易に想到できると主張する。
確かに，甲１３及び甲１７には，隣り合う外皮によって当該隣り合う外皮で覆う骨格を外部から直視できないように覆う構成が記載されている。しかしながら，甲１３及び甲１７には，胸部骨格連結部における腹骨格部と揺動可能に連結される部位と，第２嵌入杆と嵌合穴とが回動可能に連結される部位を，それぞれ腹骨格部と胸骨格部を覆う外皮によって外部から直視されないように覆うことは記載されていない。したがって，原告の主張は採用できない。
(ｵ)以上検討したところによれば，相違点１，２，５，８，９，１０についての本件審決の判断に原告主張の誤りはない。


イ相違点３，４，６，７についての判断の誤りの主張につき原告は，第１商品発明に対し，先ず，甲３２の構造を採用し，次に，第２商品の構造を採用する順序で検討すれば，すなわち，第１商品発明のフレームＢとＡ（３）パーツからなる腹骨格部として，甲３２に示された商品の２つのＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツと２つのＰＣ－Ｃ８ｍｍパーツと６．パーツからなる腹骨格部を採用し，胸部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツの嵌合軸を第１商品発明のフレームＡにおけるＰ．Ｃ（Ａ）パーツの嵌合穴に差し込むとともに，腰部と腹部の間のＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツの嵌合軸を第１商品発明のフレームＣにおけるＰ．Ｃ（Ｅ）パーツの嵌合穴に差し込むことにより，「腹骨格部は，前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される腰部骨格連結部を一端側に備え」るという事項と，「腹骨格部は，前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結される胸部骨格連結部を他端側に備え」るという事項を得ることができ，次に，第１商品発明に採用した甲３２に示された商品の２つのＰＣ－Ｃ８ｍｍパーツと６．パーツの代わりに第２商品のＢ（２５）パーツとＢ（２６）パーツを２つのビスとナットで一体に連結した部分を採用することにより，「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項と，「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項を得ることができる，と主張する。しかしながら，甲３２の２に記載された６．パーツは，胴体部の一部（腹の部分）を構成するものであって，骨格部を構成するものではないから，第１商品発明の腹骨格部に採用する理由はない。また，原告の主張は，第１商品発明と甲３２の構造の２つの先行技術を組み合わせた構成をひとまとまりのものとして，その構成に第２商品発明の構造を採用することによって，本件発明の「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項と「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項は，容易に想到することができるというものであるが，第１商品発明と甲３２の構造を組み合わせた先行技術がひとまとまりの技術的思想として存在するわけではなく，第１商品発明と甲３２の構造の２つの先行技術を組み合わせた構成は特許法２９条１項各号の発明といえないから，主張自体失当というほかない。
以上検討したところによれば，相違点３，４，６，７についての本件審決の判断に原告主張の誤りはない。
ウ本件発明の効果についての判断の誤りの主張につき原告は，「大型の人形において外皮部分をソフトビニル製で構成しても，自立が可能で，かつ様々な姿態を一定時間維持できると共に，軽量でかつ軟質なため，落下・転倒などしても安全で，破損も防げるという効果，外皮がソフトビニル製であるため製作容易（スラッシュ成形など）で，かつコスト安価なため，この種の大型可動人形の製作上大幅なコスト減となる効果，夫々の骨格が着脱可能で，かつ夫々の外皮も着脱可能であるため，搬送費用低廉となり，結果的に製品価格も低く抑えることができるため需要者ニーズに応えることができる効果」については，甲１７に示された商品も同様の作用効果を有することは明らかであると主張する。しかしながら，上記ア，イで検討したとおり，本件発明と第１商品発明との相違点について容易想到性を否定した本件審決の判断に誤りはないから，甲１７に示された商品が本件発明と同様の作用効果を有していたとしても，本件発明の容易想到性の判断を左右するものではない。したがって，原告主張は理由がない。
(2)原告の対比に基づく容易想到性
ア原告は，第１商品発明における「ボディーフレーム」の「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの下部」が「腰部骨格」に，「Ａ（３）パーツ」と「フレームＣのＰ．Ｃ（Ｅ）パーツ」と「フレームＢのＰ．Ｃ（Ｅ）パーツ」が本件発明における「腹骨格部」に，「フレームＡ」が本件発明における「胸骨格部」に，「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＣの上部」が本件発明における「腰部骨格連結部」に，「Ｐ．Ｃ（Ｅ）パーツを除いたフレームＢ」が本件発明における「胸部骨格連結部」にそれぞれ相当するとした上で，本件発明と第１商品発明とは，相違点①「腹骨格部と腰部骨格連結部とが左右に揺動可能でない点」，相違点②「腹骨格部と胸部骨格連結部とが左右に揺動可能でない点」，相違点③「腰部骨格連結部がネジを介して一体に連結されていない点」，相違点④「腰部骨格連結部が，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に回動可能に嵌合される第一嵌入杆を備えていない点」，相違点⑤「胸部骨格連結部がネジを介して一体に連結されていない点」で相違するが，上記相違点①～⑤は，いずれも当業者であれば容易に想到できるものであると主張する。これは本件審決の認定とは異なるものであるが，念のため，以下に検討する。
イ相違点①，②について
原告は，相違点①，②について，腹骨格部と腰部骨格連結部又は胸部骨格連結部とをボールジョイント構造を利用して前後・左右に揺動可能に連結することは周知技術（甲４，甲１４，甲５７）であるから，当該周知技術を第１商品発明に適用することは，当業者であれば容易に想到できると主張する。しかしながら，腹骨格部と腰部骨格連結部又は胸部骨格連結部とをボールジョイント構造を利用して前後・左右に揺動可能に連結することが周知技術であったとしても，第１商品発明には，当該周知技術を適用することの示唆や動機付けはない。
ウ相違点③，⑤について
原告は，相違点③，⑤について，腰部骨格連結部に対応する脚部骨格連結部材及び胸部骨格連結部に対応する逆Ｕ字状部材は共に２分割されているが，２分割された部材を連結させる際に，スナップフィット結合を採用するか，ネジ止めを採用するかは，当業者が適宜定める設計上の変更にすぎないと主張する。確かに，２分割された脚部骨格連結部材（腰部骨格連結部）及び逆Ｕ字状部材（胸部骨格連結部）を連結させる際にネジ止めとすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得るものと認められる。
エ相違点④について


原告は，相違点④について，甲３に開示された発明においては，腰部骨格連結部に対応するＳ１８が，腰部骨格に対応するＳ２０～Ｓ２４の中のＳ２０に備えた嵌入杆に回動可能に嵌合される嵌合穴を備えており，甲３の人体像制作用芯材と第１商品とは，外皮によって覆われた人形を構成する骨格構造である点で共通しており，人体像制作用芯材の腰部骨格連結部と腰部骨格の連結構造を第１商品に適用することについて阻却事由も見つからないことから，第１商品に人体像制作用芯材の腰部骨格連結部と腰部骨格の連結構造を適用することは当業者であれば容易に想到できると主張する。
確かに，甲３の【図３】には，腰部骨格連結部に対応するＳ１８が，腰部骨格に対応するＳ２０～Ｓ２４の中のＳ２０に備えた嵌入杆に回動可能に嵌合される嵌合穴を備えることが図示されている。
しかしながら，第１商品発明には，甲３に記載された上記構成を適用することの示唆や動機付けはない。
オ以上のとおり，原告の対比に基づいて検討しても，上記相違点①，②，④の容易想到性は認められないから，原告の主張は理由がない。(3)以上のとおり，本件審決の第１商品発明に基づく容易想到性の判断に原告主張の誤りはなく，取消事由２は理由がない。
３甲３発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由３）について原告は，本件審決の判断は取消事由２に係る第３の１(2)ア(ｱ)ａ及び同(ｳ)で検討したとおり誤りであると主張する。しかしながら，原告の取消事由２に理由がないことは上記２のとおりであるから，取消事由３も理由がない。４第２商品発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由４）について(1)原告は，外皮に関する相違点についての本件審決の判断は前記取消事由２に係る第３の１(2)ア(ｱ)ａで主張したとおり誤りであると主張するが，取消事由２に理由がないことは上記２のとおりであるから，採用することができない。(2)原告は，第２商品発明は，「胸部と腹部及び腰部と腹部が前後・左右に揺動可能で，かつ所望位置で所望状態を維持し得るように連結されて」おり，また，第２商品発明に対して甲３２に示された商品の２．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係及び５．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係を採用することにより，「分割して形成され，腹骨格部の一端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項と，「分割して形成され，腹骨格部の他端側を嵌め込むとともにネジを介して一体に連結される」という事項を得ることができ，前記のように第２商品発明に甲３２に示された商品を適用した場合には，胸部骨格連結部及び腰部骨格連結部ではなく，腹骨格部が分割して形成され，ネジを介して一体に連結された状態となっているが，ボールジョイント構造において，球体と該球体の支持体との関係を入れ替えることは当業者が容易に想到できる設計変更にすぎないと主張する。
しかしながら，甲３２の２に記載された２．パーツは，胴体部の一部（胸の部分）を構成するものであり，また，５．パーツは，胴体部の一部（腰の部分）を構成するものであって，いずれも骨格連結部を構成するものではないから，第２商品発明の胸部骨格連結部及び腰部骨格連結部に対して，２．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係及び５．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係を採用する理由はない。しかも，２．パーツは他のパーツと交換できるように，２．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとが，抜き差し可能となっているものと認められるが，第２商品の胸部骨格連結部は，他の部材と交換する必要はないから，第２商品発明の胸部骨格連結部に，甲３２の２に記載された２．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係を採用することが容易であるとはいえない。また，５．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとは接着・固定するものであるから，第２商品発明の腰部骨格連結部に甲３２の２に記載された２．パーツとＡＢＳ－ＤＮｏ．１パーツとの関係を採用したとしても，第２商品発明の腰部骨格連結部の嵌合穴に嵌合される嵌入棹は，接着・固定されるものであり，ボールジョイント構造において，球体と該球体の支持体との関係を入れ替えることが，当業者が容易に想到できる設計変更であったとしても，腰部骨格連結部の嵌合穴に嵌合される嵌入棹は，接着・固定されることとなり，本件発明の構成を得ることはできない。
したがって，原告主張は採用できない。
(3)原告のその余の主張は，前記第３の１(2)ア(ｱ)ｂ，   (2)ア(ｳ)の繰り返しであり，これらの主張に理由がないことは前記２で検討したとおりである。(4)以上のとおり，取消事由４は理由がない。
５結論
以上検討したとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝田俊   文
裁判官
岡本    岳
裁判官
武宮英   子
別紙
本件特許の願書に添付した図面（抜粋）
【図１】                                  【図２】
【図８】
【図１２】


平成２９年（あ）第６２１号殺人，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
令和元年１２月２日第一小法廷判決
主      文
本件各上告を棄却する。
理      由
検察官の上告趣意は，判例違反をいう点を含め，実質は量刑不当の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たらず，弁護人高山巌ほかの上告趣意のうち，裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員裁判において死刑が選択されることに関して憲法１８条後段，３１条，３６条違反をいう点は，死刑制度及び裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例（最高裁昭和２２年（れ）第１１９号同２３年３月１２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁，最高裁平成２２年（あ）第１１９６号同２３年１１月１６日大法廷判決・刑集６５巻８号１２８５頁）及びその趣旨に徴して明らかであるから，理由がなく，その余は，憲法違反をいう点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。
なお，所論に鑑み記録を調査しても，刑訴法４１１条を適用すべきものとは認められない。
被告人に対する量刑について付言する。
１本件は，覚せい剤中毒後遺症の状態にあって「刺せ刺せ」などという幻聴が連続的に聞こえていた被告人が，頼ろうとしていた実兄に見捨てられ，知人に紹介された仕事も期待外れであったという思いから，将来に強い不安を抱く中，自殺することもできず自暴自棄となり，もう幻聴に従ってしまおうと考え，白昼の繁華街において，一人目の被害者（当時４２歳）に背後から突進して包丁を突き刺した上，倒れた同人に馬乗りになって包丁を何回も突き刺し，その後，自転車を押しながら逃げようとしていた二人目の被害者（当時６６歳）の背後から突進して包丁を突き刺した上，倒れた同人に包丁を何回も突き刺し，さらに，一人目の被害者が動いたことからその場に向かい同人に包丁を突き刺し，両名を殺害したという無差別殺人の事案である。
２無差別殺人は，行為者が何ら関係のない不特定の者を殺害することを目的とする犯行であり，多くの場合，被害者が無防備で，その生命侵害の危険性が高く，生命軽視の度合いが大きい類型の犯罪として，厳しい非難が向けられる。しかし，無差別殺人であっても，事案により，被害結果，特に死傷者の数が異なるほか，動機・経緯，計画性の有無・程度，犯行態様，犯行遂行の意思の強固さは様々であり，これらを総合して認められる生命侵害の危険性の程度や生命軽視の度合いも異なることから，非難の程度も事案ごとに異なるというべきである（なお，原判決が計画性の有無・程度をもって本件犯行に対する非難の程度を判断する指標であるかのように説示する部分は，以上に照らして是認することができない。）。３本件の犯行態様は，被害者らに突然襲い掛かり包丁でめった刺しにした点で，生命侵害の危険性が高かった上，執ようさ，残虐さが際立っており，生命軽視の度合いが甚だしいといわざるを得ない。突然の凶行によって被告人と何ら関係のない被害者２名の生命が奪われた結果は極めて重大であり，遺族の処罰感情は峻烈である。被告人の刑事責任は誠に重く，本件は死刑を選択することの当否を慎重に検討すべき事案である。
４しかし，被告人は，１９歳頃から覚せい剤を使用し始め，覚せい剤の使用又は所持による累犯前科３犯を有し，被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは，被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが，覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは，量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。もとより，被告人が幻聴に従ってしまおうと決意し犯行に及んだことは誠に短絡的で身勝手であるというべきであるが，更生に向けて行動を起こしながらもそれらがかなわずに自暴自棄に至ったことが本件犯行の原因になっていることに斟酌の余地が全くないとまではいえない。また，被告人は，本件犯行の約１０分前に包丁を購入しているものの，その時点では殺人の犯意がまだ確定していなかったといわざるを得ない。無差別殺人について特段の計画や準備をしたとも認められず，本件は場当たり的な犯行であることも否定できない。さらに，犯行現場に臨場した警察官から一喝されて犯行を終了し，その指示に従い抵抗せずに逮捕に応じ悔悟反省の態度を示しており，本件は衝動的な犯行であったことがうかがわれ，無差別殺人遂行の意思が極めて強固であったとも認められない。これらに照らすと，被告人の生命軽視の度合いが甚だしく顕著であったとまではいえない。
５以上によれば，本件は被害者２名の殺人事件であり，被告人が無差別殺人を敢行したことは短絡的で身勝手であるというほかなく，犯行態様は執よう，残虐であって，被告人の刑事責任は誠に重大であるものの，死刑が究極の刑罰であり，その適用は慎重に行わなければならないという観点及び公平性の確保の観点を踏まえ，犯情を総合的に評価すると，本件について，被告人を死刑に処した第１審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が甚だしく不当であり原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めることはできない。よって，刑訴法４０８条により，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官    小池   裕   裁判官   池上政幸   裁判官   木澤克之   裁判官
山口厚    裁判官深山卓也)


平成２７年３月１０日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１３７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年２月２４日
判        決
原              告      アウトラストテクノロジーズ，リミ
テッドライアビリティ    カンパニー
訴訟代理人弁護士      仁      田    陸    郎
萩      尾    保    繁
山      口    健    司
石      神    恒太    郎
関      口    尚    久
伊      藤    隆    大
弁理士     古      賀    哲    次
胡      田    尚    則
高      橋    正    俊
出      野        知
小      林    直    樹
訴訟復代理人弁理士     関      根    宣    夫被              告      特許庁   長官指定代理人        栗      林    敏    彦
渡    邊        真
井    上    茂    夫
堀    内    仁    子
主        文
１特許庁が不服２０１３－３３６３号事件について平成２６年１月２０日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①審判における手続違背の有無及び②補正の適法性についての判断（補正に係る新規事項追加禁止要件該当性及び独立特許要件該当性についての判断）の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１３年９月２１日（優先権主張平成１２年９月２１日・米国）を国際出願日とし，発明の名称を「可逆的熱特性を有する複合繊維」とする発明につき，特許出願をし（特願２００２－５２９５７９号），平成１６年４月２日付けで公表されたが（特表２００４－５１００６８号。甲４），平成２３年６月２８日付けで拒絶理由通知を受けた（甲５。以下「本件拒絶理由通知」ともいう。）ので，平成２４年１月５日，手続補正をした（甲７。以下「平成２４年補正」ともいう。）。原告は，同年１０月１８日付けで拒絶査定を受けた（甲８。以下「本件拒絶査定」ともいう。）ので，平成２５年２月２１日，これに対する不服の審判を請求する（不服２０１３－３３６３号。甲１２。以下「本件審判手続」ともいう。）とともに，手続補正をした（甲１０。以下「本件補正」ともいう。）。特許庁は，平成２６年１月２０日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年２月４日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
⑴本願特許に係る公表特許公報（甲４。以下「本願公表特許公報」という。）に掲載されている特許請求の範囲（以下「当初特許請求の範囲」という。）別紙１のとおり。
以下，各請求項を「当初請求項１」，「当初請求項２」などといい，各請求項に記載された発明を「当初本願発明１」，「当初本願発明２」などという。⑵平成２４年補正によって変更された特許請求の範囲（以下「平成２４年補正後特許請求の範囲」という。）
別紙２のとおり（甲７）。
以下，各請求項を「平成２４年補正後請求項１」，「平成２４年補正後請求項２」などといい，各請求項に記載された発明を「平成２４年補正後本願発明１」，「平成２４年補正後本願発明２」などという。
⑶本件補正後の特許請求の範囲（以下「本件補正後特許請求の範囲」という。）別紙３のとおり（甲１０）。
以下，各請求項を「本件補正後請求項１」，「本件補正後請求項２」などといい，各請求項に記載された発明を「本件補正後本願発明１」，「本件補正後本願発明２」などという。
３本件審決の理由の要点
⑴本件補正について
ア本件補正後請求項１９について
本件補正後請求項１９には，「セルロース材料と前記セルロース材料中に分散された複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み」という発明特定事項及び「前記セルロース繊維が１０重量％～６０重量％の前記パラフィン系炭化水素を含む複数のマイクロカプセルを含む」という発明特定事項が記載されている。しかしながら，これらの発明特定事項は，いずれも願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載されておらず，当初明細書等の記載から自明な事項とも認められない。
したがって，本件補正後請求項１９に係る本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく，平成１４年法律第２４号改正附則（以下「平成１４年法改正附則」という。）３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１４年改正前特許法」という。）１７条の２第３項の規定に違反するものであるから，本件補正は，（判決注：平成１４年法改正附則２条１項によりなお従前の例によるとされる）同法１５９条１項において読み替えて準用する（判決注：平成１４年法改正附則２条１項及び３条１項によりなお従前の例によるとされる）同法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
イ本件補正後請求項１について
(ｱ)本件補正後請求項１に係る本件補正は，平成２４年補正後請求項１につき，①「向上した可逆的熱特性を有する複合繊維」を「複合繊維」と補正する補正事項及び②「ポリマー相変化物質」を「パラフィン系炭化水素」と補正する補正事項を含んでいるが，①は，（判決注：平成１４年法改正附則２条１項によりなお従前の例によるとされる）平成１４年改正前特許法１７条の２第４項４号所定の明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し，②は，同項２号所定の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(ｲ)本件補正後本願発明１の独立特許要件（平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法〔以下「平成１８年改正前特許法」という。〕１７条の２第５項において準用する〔判決注：平成２３年法律第６３号附則２条１８項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法[以下「平成２３年改正前特許法」という。］〕１２６条５項）充
足の有無について
ａ引用発明


引用例（特開平８－３１１７１６号公報。甲１。以下「引用例」は甲１を指すものとする。）には，以下の引用発明が記載されているものと認められる。「吸発熱性複合繊維であって，前記吸発熱性複合繊維が，芯成分である重合体Ａとパラフィンとの混合体，及び鞘成分である重合体Ｂを含む同心型芯鞘複合繊維で
あり，
前記重合体Ａとパラフィンとの混合体が，凝固点Ｔｃ２３℃，融点Ｔｍ３６℃の
パラフィンワックスを含み，
前記パラフィンワックスの融解及び凝固による吸発熱を提供する吸発熱性複合繊維。」
ｂ本件補正後本願発明１と引用発明との対比
引用発明における①「吸発熱性複合繊維」，②「芯成分である重合体Ａとパラフィンとの混合体及び，鞘成分である重合体Ｂ」，③「同心型芯鞘複合繊維」，④「凝固点Ｔｃ２３℃，融点Ｔｍ３６℃」，⑤「パラフィンワックス」，⑥「融解」，⑦「凝固」及び⑧「吸発熱を提供する」は，それぞれ，本件補正後本願発明１における①´「複合繊維」，②´「複数の長手部材」，③´「複数の長手部材から形成された繊維本体」，④´「２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度」，⑤´「パラフィン系炭化水素」，⑥´「溶融」，⑦´「結晶化」及び⑧´「温度調節を提供する」に，相当する。また，引用発明における「重合体Ａとパラフィンとの混合体が，凝固点Ｔｃ２３℃，融点Ｔｍ３６℃のパラフィンワックスを含み」は，本件補正後本願発明１における「長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有するパラフィン系炭化水素を含み」に相当する。
ｃ以上によれば，本件補正後本願発明１は，引用発明と同一のものであるから，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
したがって，本件補正は，独立特許要件を欠き，平成１８年改正前特許法１７条の２第５項において準用する平成２３年改正前特許法１２６条５項の規定に違反するものであり，平成１４年改正前特許法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
⑵平成２４年補正後本願発明１について
ア平成２４年補正後本願発明１は，本件補正後本願発明１につき，①「パラフィン系炭化水素」を「ポリマー相変化物質」と技術的に拡張し，また，②「複合繊維」を「向上した可逆的熱特性を有する複合繊維」としたものである。イ引用発明との対比についてみると，引用発明の「吸発熱性複合繊維」は，平成２４年補正後本願発明１の「向上した可逆的熱特性を有する複合繊維」に相当する。平成２４年補正後本願発明１のその余の構成要件と，引用発明の構成要素との対応関係は，前記⑴イ(ｲ)ｂのとおりである。
ウ以上によれば，平成２４年補正後本願発明１は，引用発明と同一のものであるから，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（審判における手続違背〔平成１４年法改正附則２条１項によりなお従前の例によるとされる平成１４年改正前特許法１５９条２項，５０条本文違反〕）
本件審決は，本件拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由をもって審判不成立の判断をしているところ，平成１４年改正前特許法１５９条２項により準用される同法５０条本文所定の手続を履践していない。これは，重大な手続違背といえるから，本件審決は，取り消されるべきである。
⑴本件拒絶査定の理由について
ア本件拒絶理由通知書（甲５）の記載
本件拒絶査定に先立って行われた本件拒絶理由通知においては，当初請求項１が，引用例との関係において，特許法２９条１項３号（「理由１」）及び同条２項（「理由２」）に該当し，特許を受けることができない旨が記載されていた。イ平成２４年１月５日付け意見書（甲６。以下「平成２４年意見書」という。）及び同日付け手続補正書（甲７。以下「平成２４年手続補正書」という。）の
記載
原告は，当初請求項１について，本件拒絶理由通知において指摘された「理由１」及び「理由２」を回避するために，平成２４年１月５日付けで，平成２４年補正を行うとともに，平成２４年意見書を提出した。
原告は，平成２４年補正において，当初請求項１を平成２４年補正後請求項１に変更する補正を行った。そして，平成２４年意見書において，平成２４年補正後本願発明１等が，①本件拒絶理由通知書記載の引用文献１（甲１。以下「引用文献１」は甲１を指すものとする。）に対して新規性を有すること並びに②引用文献１，本件拒絶理由通知書記載の引用文献２（特開平０８－２４６２２７号公報）及び引用文献３（特開平０５－３１１５７９号公報）に対して進歩性を有することを主張した。
ウ本件拒絶査定（甲８）の記載
本件拒絶査定においては，平成２４年補正後請求項１に関し，①当該補正が新規事項を追加するものであること及び②請求項の記載が明瞭でないことのみが指摘され，本件拒絶理由通知書に記載されていた「理由１」及び「理由２」には，一切言及されていない。
本件拒絶査定の「備考」欄には，平成２４年補正後請求項２４及び２５が本件拒絶理由通知書の「理由１」及び「理由２」に該当すること，平成２４年補正後請求項２６が「理由２」に該当すること，平成２４年補正後請求項６及び９から１２が「理由２」に該当することのみが記載されており，平成２４年補正後請求項１を含むその他の請求項については，「理由１」及び「理由２」に言及されていないことは，明らかである。
エ小括


本件審決は，平成２４年補正後本願発明１が，引用発明と同一のものであるから，特許法２９条１項３号の規定に該当する旨の判断をしているところ，本件拒絶査定には，上記判断に対応する拒絶理由は記載されていない。したがって，本件審決については，拒絶査定不服審判において「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」（平成１４年改正前特許法１５９条２項）に該当し，「特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない」（同項の準用する同法５０条本文）にもかかわらず，この手続を履践しなかったという，重大な手続違背が存する。
オ被告の反論に対し
以下の点に鑑みれば，原告において，本件拒絶査定の趣旨を被告主張のとおりに解することは，不可能である。
(ｱ)本件拒絶理由通知書においては，①理由の種別，②当該理由に該当する請求項及び③根拠とする引用文献の組合せが，すべての請求項について漏れなく具体的に記載されており，このことから，同一の審査官による本件拒絶査定についても，同様の形式及び意味内容で記載されていると理解するのが自然である。したがって，本件拒絶査定の記載については，「理由１」及び「理由２」に該当する請求項は，備考欄において具体的に列挙されたものに限られると解するのが自然といえる。
(ｲ)平成２４年補正によって当初請求項４及び１０が削除され，また，新たな請求項が追加されたことから，本件拒絶査定時においては，本件拒絶理由通知時と請求項の項番号を異にしており，当時は存在しなかった請求項も追加されている。
この点に鑑みると，本件拒絶査定において「理由１」及び「理由２」に該当するとされる請求項が，本件拒絶理由通知書の記載にかかわらず，「備考」欄において具体的に指摘されている請求項のみであると理解されるのは，やむを得ない。(ｳ)①平成２４年補正によって新たに追加された請求項のうち，平成２４年補正後請求項２７及び２８については，本件拒絶査定において全く言及されていないこと，②本件拒絶査定の「備考」欄において，本件拒絶理由通知書中，「理由２」に該当するものとされた当初請求項７及び１１から１６に対応する平成２４年補正後請求項６及び９から１２については，なおも「理由２」に該当する旨の判断が，本件拒絶査定の「備考」欄に再度明示されていることから，本件拒絶査定の「備考」欄の記載をもって，本件拒絶理由通知後の平成２４年補正によって新たに追加された請求項に係る拒絶理由のみを追記したものにすぎないと解することは，できない。(ｴ)平成２４年補正後請求項１の記載は，当初請求項１に新たな限定要素を追加する減縮補正をしたものであるから，明示的な説明もなく，平成２４年補正後請求項１につき，当初請求項１と同様に「理由１」が維持されているとは，理解できない。
⑵本件拒絶査定に関する原告の認識について
仮に，本件拒絶査定において，平成２４年補正後請求項１につき，本件拒絶理由通知書記載の当初請求項１に関する引用文献１に係る「理由１」及び「理由２」が維持されていると解されるとしても，以下のとおり，原告は，本件拒絶査定の記載内容が不明瞭なために，前置報告書の見解が示されるまで，上記拒絶理由が維持されていることを認識しておらず，十分な主張，反論及び補正の機会を与えられなかった。このことは，実質において，平成１４年改正前特許法１５９条２項及び同項が準用する同法５０条本文に違反するといえる。
ア本件拒絶査定の拒絶理由についての原告の認識
(ｱ)原告は，前記⑴ウにおいて前述した本件拒絶査定の記載により，平成２４年補正後請求項１について，本件拒絶理由通知書に記載されていた「理由１」及び「理由２」の問題は，当然に解消されたものであり，本件拒絶査定において指摘された，補正に係る新規事項追加禁止要件の違反及び明確性要件の違反の問題が解消されれば，特許査定を得られるものと認識していた。(ｲ)原告は，本件拒絶査定において指摘された上記の問題を解消するために，本件補正を行った。
原告は，平成２４年補正の際，当初請求項１の「相変化物質」を「ポリマー相変化物質」に限定するとともに相変化物質の転移温度の範囲を限定する補正をしたところ，本件拒絶査定において，同補正が新規事項の追加に当たるとの指摘を受けたことから，本件補正においては，平成２４年補正後請求項１の「ポリマー相変化物質」を「パラフィン系炭化水素」に減縮して，上記指摘に係る問題を解消した。また，原告は，本件拒絶査定において，平成２４年補正後請求項１の「向上した可逆的熱特性」の文言が不明であるとの指摘を受けたことから，本件補正においては，同文言を削除して，上記指摘に係る問題も解消した。
他方，原告は，本件拒絶査定の記載により，平成２４年補正後請求項１及びこれを減縮した本件補正後請求項１は，本件拒絶理由通知書記載の引用文献１から３に対して当然に新規性及び進歩性を有するものと認識していたことから，本件補正後請求項１の新規性及び進歩性の問題に関しては，一切，主張，反論しなかった。原告の上記認識は，①審判請求書（甲１２）において，本件補正後請求項１の新規性及び進歩性の問題については，何ら主張，反論していないこと，②平成２５年２月１３日付け応対記録（甲１３）によれば，原告出願代理人は，本件拒絶査定後，審判請求に先立って，審査官に対し，本件補正後請求項１につき，本件拒絶査定において指摘された点について補正することの可否のみを問い合わせたことからも，明らかといえる。
イ補正の機会等を与えられなかったこと
審判合議体は，平成２５年７月１７日付けの審尋（甲１４。以下「本件審尋」という。）において，本件補正につき，本件補正後請求項１が引用例との関係で特許法２９条１項３号に該当し，独立特許要件に違反する旨の前置報告書の見解を示した。原告は，前記アのとおり，本件拒絶査定の記載により，平成２４年補正後請求項１及びこれを減縮した本件補正後請求項１は，引用文献１から３に対して新規性及び進歩性を有するものと認識していたので，不意をつかれることとなった。そこで，原告は，平成２５年１１月２８日，回答書（甲１１）を提出し，補正案を複数提示した上で，新たな補正の機会を強く求め，また，審判合議体からの示唆があれば，上記補正案以外の補正についても対応できる旨を主張した。しかしながら，審判合議体は，原告に対して新たな補正及び意見書提出の機会を与えることなく，前述した前置報告書の見解に従って，本件審決に至った。
ウ小括


平成１４年改正前特許法１５９条２項及び同項が準用する同法５０条本文の趣旨は，特許出願人に対し，拒絶理由について意見を述べる機会及びこれを解消する機会を与えるという手続的利益を保障するとともに，審判合議体又は審査官に再考の機会を与えることにより，その判断の適正及び発明の適正な保護を確保することにある。
上記趣旨に鑑みれば，出願人が拒絶理由の存在を誤認し，審判合議体又は審査官の意図する拒絶理由に対応した主張，反論をしていないことが明らかであり，審査経過等に照らして上記誤認を誘発する相当の事情があった場合に，出願人が認識していなかった拒絶理由を採用することは，実質的に，拒絶査定不服審判において「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に該当し，少なくとも当該出願人が上記誤認に気付いて再度の意見の提出及び補正の機会を求めた際には，「拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない」はずである。
以上によれば，前記イのとおり，審判合議体が，前記回答書提出後，原告に対して新たな補正及び意見書提出の機会を与えることなく，本件審決に至ったことは，平成１４年改正前特許法１５９条２項及び同項が準用する同法５０条本文に違反する。
２取消事由２(補正の適法性についての判断の誤り）以下のとおり，本件補正を却下した本件審決の判断は，誤りであり，取り消されるべきである。
２－１本件補正に係る新規事項追加禁止要件（平成１４年改正前特許法１７条の２第３項）違反についての判断の誤り
本件審決は，本件補正後請求項１９の認定を誤り，その結果，本件補正後請求項１９に係る本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない旨の誤った判断に至った。
⑴本件補正後請求項１９の「セルロース材料と前記セルロース材料中に分散された複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み」という発明特定事項につ
いて
ア本件審決は，「セルロース材料」につき，①請求人（原告）が指摘する本願公表特許公報に掲載されている明細書（以下「本願公表明細書」という。）の段落【００４７】に記載されているのは，「セルロース化合物」であり，「セルロース材料」ではないこと，②「セルロース化合物」の具体的内容は，当初明細書等において説明されていないことから，上記発明特定事項は，当初明細書等に記載されておらず，当初明細書等の記載から自明な事項とも認められない旨判断した。イしかしながら，本願公表明細書の段落【００４５】及び【００４７】の記載によれば，段落【００４７】中の「セルロース系化合物」は，段落【００４５】中の「ポリマー材料」の例であり，したがって，本件補正後請求項１９の「セルロース材料」が，上記「セルロース系化合物」と同義の用語として用いられていることは，当業者には明らかである。
以上によれば，本件補正後請求項１９の「セルロース材料」は，当初明細書等の記載から自明な事項といえ，本件審決の前記判断は，誤りである。⑵本件補正後請求項１９の「前記セルロース繊維が１０重量％～６０重量％の前記パラフィン系炭化水素を含む複数のマイクロカプセルを含む」という発明特
定事項について
ア本件審決は，上記発明特定事項につき，「その文脈からして，複数のマイクロカプセルが１０重量％～６０重量％のパラフィン系炭化水素を含み，この複数のマイクロカプセルをセルロース繊維が含む」という趣旨に解した上で，請求人（原告）が指摘する本願公表明細書の段落【００４３】には，「少なくとも，複数のマイクロカプセルが，パラフィン系炭化水素を上記重量％含むことは記載されていない。」として，上記発明特定事項は，当初明細書等に記載されておらず，当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない旨判断した。
イ(ｱ)しかしながら，上記発明特定事項は，文理的に，セルロース繊維が１０重量％～６０重量％の複数のマイクロカプセルを含み，これら複数のマイクロカプセルが，パラフィン系炭化水素を含む趣旨と解するべきである。(ｲ)この点に関し，本願公表明細書には，①温度調節材料は，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルを含んでよいこと（【００４２】）及び②長手部材は，１０重量％～６０重量％の相変化物質又は温度調節材料を含んでよいこと（【００４３】），すなわち，長手部材は，１０重量％～６０重量％のマイクロカプセルを含んでよいことが記載されている。
また，温度調節材料は，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルを含んでよいこと（【００４２】）を考慮すると，本願公表明細書の段落【００５２】及び【００５８】には，長手部材又はその例である芯部材は，１０重量％～６０重量％のマイクロカプセルを含んでよいことが，記載されている。以上によれば，上記発明特定事項について前記(ｱ)のとおり解することは，本願公表明細書の記載にも対応している。
(ｳ)したがって，上記発明特定事項は，当初明細書等に記載されている事項に該当し，又は，少なくとも当初明細書等の記載から自明な事項といえ，本件審決の前記判断は，誤りである。
２－２本件補正に係る独立特許要件（平成１８年改正前特許法１７条の２第５項において準用する平成２３年改正前特許法１２６条５項）違反についての判断の
誤り
本件審決は，本件補正後本願発明１が特許法２９条１項３号の規定に該当することから，本件補正は独立特許要件に反する旨の判断をしているところ，以下によれば，同判断は，誤りである。
⑴本件審決は，本件補正後本願発明１と引用発明との対比を誤った。(2)アすなわち，本件審決は，引用発明における「重合体Ａとパラフィンとの混合体が，凝固点Ｔｃ２３℃，融点Ｔｍ３６℃のパラフィンワックスを含み」は，本件補正後本願発明１における「長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有するパラフィン系炭化水素を含み」に相当する旨判断した。
イしかしながら，本願公表明細書には，全体にわたり，温度調節材料又は相変化物質が他の材料を母材として長手部材中に「分散」されていることが記載されており，したがって，本件補正後本願発明１における「長手部材の（中略）含み」は，長手部材中の少なくとも１本中にパラフィン系炭化水素が他の材料を母材として分散していることを意味する。


他方，①引用発明においては，熱可塑性重合体Ａとパラフィンワックスとは，混合体である。また，②引用例においては，熱可塑性重合体Ａとパラフィンワックスの状態について，「混合物」及び「均一な混合」以外，開示されておらず，「分散」という語句は，見当たらない。しかも，パラフィンワックスと重合体Ａとを均一に混合することが困難になることは，好ましくないとされている。以上によれば，長手部材中の少なくとも１本中に温度調節材料又は相変化物質が他の材料を母材として分散していることを意味する本件補正後本願発明１の「長手部材の（中略）含み」と，材料が均一に混合されていることを意味する引用発明の「重合体Ａとパラフィンとの混合体が（中略）含み」とは，少なくとも同義ではない。
したがって，本件補正後本願発明１が引用発明と同一のものであるという本件審決の判断は，誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（審判における手続違背〔平成１４年改正前特許法１５９条２項，５０条本文違反〕）について
⑴本件拒絶査定の理由について
ア本件拒絶理由通知書（甲５）の記載
本件拒絶理由通知書においては，拒絶理由の対象となる請求項を，「理由」欄に記載せずに「下記の請求項に係る発明は，」としてその後の記載に委ね，これに続く「記」欄において，拒絶理由の詳細と共に記載している。「記」欄に挙げられている拒絶理由の対象となる請求項は，「理由１」については，「１，２，５～８，１１～１６，２０～２２，２５」であり，「理由２」については，全請求項（１～２５）である。
イ平成２４年手続補正書（甲７）の記載
平成２４年補正により，当初請求項４及び１０が削除されて項番号が振り直されたことから，平成２４年補正後において，「理由１」の対象となる請求項は，「１，２，４～７，９～１４，１８～２０，２３」となった。また，平成２４年補正により，新たに請求項２４から２６が追加された。
ウ本件拒絶査定（甲８）の記載
(ｱ)本件拒絶査定においては，「この出願については，平成２３年６月２８日付け拒絶理由通知書に記載した理由１，２によって，拒絶をすべきものです。」と，本件拒絶理由通知書に記載した「理由１」及び「理由２」によって拒絶したことが記載されている。
前記のとおり，本件拒絶理由通知書においては，拒絶理由の対象となる請求項の記載を「下記」に委ねているので，いずれの請求項が拒絶理由の対象とされているかを知るためには，「記」欄の記載を参照する必要がある。一方，本件拒絶査定においては，本文に続いて「備考」欄が設けられているものの，拒絶査定の対象となる請求項の記載をその後の記載に委ねていない。
以上によれば，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定の記載から，「理由１」によって拒絶された請求項は，第一義的には，平成２４年補正後の請求項「１，２，４～７，９～１４，１８～２０，２３」であることが理解できる。また，平成２４年補正によって追加された請求項２４から２８は，平成２４年意見書（甲６）によれば，それぞれ当初請求項１を更に限定したものであるところ，上記追加に係る請求項２４及び２５については，本件拒絶理由通知書において提示した「理由１」に該当することから，第二義的に，「理由１」によって拒絶査定することを，「備考」欄で述べている。
(ｲ)本件拒絶査定は，平成２４年補正によっても，本件拒絶理由通知書記載の「理由１」及び「理由２」が解消していなかったことから，これらの理由により，拒絶の査定を行った。その上で，本件拒絶査定は，原告が不服の審判を請求するとともに特許請求の範囲に記載された発明を技術的に限定する補正を行い，特許権の取得を目指す可能性があることを考慮し，原告の便宜を図るために，平成２４年補正後請求項１に関し，当該補正が新規事項の追加であること及び請求項の記載が不明確であることを指摘した。
⑵本件拒絶査定に関する原告の認識について
本件拒絶査定の「備考」欄には，「・理由１，２・請求項２４，２５    ・引用文献等１出願人は意見書において（中略）依然として差異がない。」と，平成２４年補正後本願発明２４及び２５につき，新規性を欠く旨が記載されている。平成２４年意見書（甲６）によれば，平成２４年補正後本願発明１は，「前記複合繊維が複数の長手部材から形成された繊維本体を含むこと」及び「前記長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有するポリマー相変化物質を含み，前記ポリマー相変化物質が転移温度において前記ポリマー相変化物質の溶融および結晶化の少なくとも１つに基づく温度調節を提供すること」を特徴とするものであるところ，平成２４年補正後本願発明２４は，これらの特徴につき，平成２４年補正後本願発明１を更に限定したものといえる。以上によれば，本件拒絶査定の「備考」欄において，平成２４年補正後本願発明１を更に限定した平成２４年補正後本願発明２４につき，新規性を欠く旨が説明されているのであるから，当業者であれば，平成２４年補正後本願発明１が，依然として，引用文献１に記載された発明に対して新規性を欠くとの拒絶理由を回避できないことは，当然に予測できる。
なお，原告は，本件審尋に対し，回答書（甲１１）を提出する機会を与えられており，また，本件審決は，上記回答書と併せて提出された補正案についても，「付記」において，進歩性を欠く旨の判断をしている。
⑶本件審決について
本件審決においては，平成２４年補正後請求項１につき，新規事項追加の有無及び記載の明確性について検討したところ，当初明細書等のすべての記載を総合して導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであるとまでは直ちにいえず，また，記載の明確性に関しても，新規性，進歩性の有無を判断できないとまではいえないことから，本件拒絶査定の本来の趣旨，すなわち，平成２４年補正後本願発明１は，「理由１」に該当し，新規性を欠く旨を説明した。このような本件審決につき，取消しを免れないような重大な手続違背は存しない。２取消事由２（補正の適法性についての判断の誤り）について以下のとおり，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはない。２－１本件補正に係る新規事項追加禁止要件（平成１４年改正前特許法１７条の２第３項）違反についての判断の誤りについて
⑴本件補正後請求項１９の「セルロース材料と前記セルロース材料中に分散された複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み」という発明特定事項につ
いて


ア当初明細書等の記載について
(ｱ)本件補正後請求項１９は「セルロース材料」という用語を含むところ，本願公表明細書の段落【００４７】には，「本発明の種々の実施形態による長手部材を形成するために使用し得るポリマーの例」の１つとして「天然高分子（例えばセルロース系化合物…）」が挙げられているが，同明細書中，「セルロース系化合物」につき，それ以上の説明はされていない。
(ｲ)「ポリマー」に関し，本願公表明細書の段落【００４５】には，ポリマー材料は，溶融紡糸法を使用して複合繊維を形成できるものがよいことが記載されている。ポリマー材料中に相変化物質やマイクロカプセルを分散し，これらを含んだ複合繊維を形成するためには，ポリマー材料を液体状態にして相変化物質やマイクロカプセルを混合し，その後，繊維状（長手部材）にする必要があり，これは，当業者に自明のことである。
また，「セルロース系化合物」という用語は，一般に，「セルロースを基本構造とする化合物」という意味で用いられている。
以上によれば，当業者は，本願公表明細書に記載されている「ポリマー材料」としての「セルロース系化合物」は，液体状態にでき，その後，繊維状にできる「セルロースを基本構造とする化合物」という意味に解すると考えるのが自然である。
イ本件補正後請求項１９の記載について
他方，本件補正後請求項１９に含まれる「セルロース材料」という用語は，一般に，「セルロースを含むいずれかの材料」という意味で用いられている（乙５の【００１２】など。）。
このことから，当業者は，本件補正後請求項１９中の「セルロース材料」につき，「セルロースを含むいずれかの材料」，すなわち，「セルロース系化合物」を含むが，それ以外の材料をも含む用語として理解するものといえる。当業者が，上記「セルロース材料」を，本願公表明細書の段落【００４７】記載の「セルロース系化合物」と同義の用語と解する理由はない。
ウ以上によれば，上記発明特定事項につき，当初明細書等に記載されておらず，当初明細書等の記載から自明な事項とも認められないという本件審決の判断に，誤りはない。
⑵本件補正後請求項１９の「前記セルロース繊維が１０重量％～６０重量％の前記パラフィン系炭化水素を含む複数のマイクロカプセルを含む」という発明特
定事項について
ア本願公表明細書の段落【００４２】及び【００４３】の記載によれば，①温度調節材料は，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルを含むこと，②長手材料は，６０重量％の相変化物質を含んでよく，約１０重量％ないし約３０重量％の相変化物質を含んでよいことが理解でき，また，③マイクロカプセルは，相変化物質とは別の何らかの材料からなる中空の殻として形成された，少なくとも重量を持つものであることが明らかである。
以上によれば，本願公表明細書において，長手部材が「１０重量％～６０重量％の相変化物質」を含むことが記載されているとしても（上記②），その相変化物質を含むマイクロカプセルの重量が加われば，「パラフィン系炭化水素を含む複数のマイクロカプセル」が，長手部材に相当するセルロース繊維の「１０重量％～６０重量％」になるとは，直ちにいい難い。
イ以上に鑑み，本件審決は，上記発明特定事項につき，「セルロース繊維が１０重量％～６０重量％のマイクロカプセルを含む」という趣旨ではなく，「複数のマイクロカプセルが１０重量％～６０重量％のパラフィン系炭化水素を含み，複数のマイクロカプセルをセルロース繊維が含む」ことを意味するものと理解した。そして，本件審決は，本願公表明細書の段落【００４３】には，長手部材，すなわち，繊維本体が１０重量％～６０重量％の相変化物質，例えば，パラフィン系炭化水素を含むことが記載されており，少なくとも，複数のマイクロカプセルが，パラフィン系炭化水素を上記重量％含むことは記載されていないことから，上記発明特定事項につき，当初明細書等に記載されておらず，当初明細書等の記載から自明な事項とも認められない旨結論付けており，この判断に誤りはない。２－２本件補正に係る独立特許要件（平成１８年改正前特許法１７条の２第５項において準用する平成２３年改正前特許法１２６条５項）違反についての判断の
誤りについて
本件審決が，本件補正後本願発明１が特許法２９条１項３号の規定に該当するとして，本件補正は独立特許要件に反すると判断したことに，誤りはない。⑴本件補正後本願発明１の実施形態の一例として，本願公表明細書の段落【００４９】には，「溶融紡糸プロセスにおいて（中略）均一なブレンドを生成するために，（中略）パラフィン系炭化水素とポリエチレン（中略）との混合を行ってよい。」と，段落【００５１】には，「本発明の別の実施形態によれば，第一のポリマー材料は低分子量ポリマーと高分子量ポリマーの混合物を含んでよい。（中略）低分子量ポリマーまたは高分子量ポリマーは，相互に相容性または親和性を有するように選択してよい。かかる親和性は，複合繊維の製造時に低分子量ポリマーと高分子量ポリマーと温度調節材料の混合物の形成を促進することができ，（中略）複合繊維中への相変化物質のより均一な取込み（中略）を促進することができる。」と，それぞれ記載されている。
加えて，本願公表明細書の記載からは，本件補正後本願発明１の「長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有するパラフィン系炭化水素を含み」につき，「混合（体）」が含まれないとする理由は見出せず，むしろ，「混合物」又は「ブレンド」，すなわち，「混合（体）」が含まれると理解するのが妥当である。
⑵他方，引用発明は，引用例の段落【００１６】及び【００２５】の記載によれば，パラフィン系炭化水素（パラフィンワックス）とポリエチレンとを均一に混合するものであるから，本願公表明細書の段落【００４９】及び【００５１】に記載されている実施形態と差異がないことは，当業者に自明のことといえる。⑶以上によれば，本件補正後本願発明１の具体的実施態様と，引用発明とは，技術的に同一のものであるといえ，原告が指摘する「分散」という語の有無は，表現上の相違にすぎないというべきである。
したがって，本件補正後本願発明１と引用発明とが同一である旨の本件審決の判断に，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（審判における手続違背〔平成１４年改正前特許法１５９条２項，５０条本文違反〕）について
⑴手続の経緯及び内容
ア平成１６年４月２日公表の本願公表特許公報（甲４）掲載の当初特許請
求の範囲
別紙１のとおり。


イ平成２３年６月２８日付け本件拒絶理由通知書（甲５）本件拒絶理由通知書に記載された拒絶理由は，以下のとおりである。１．この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国において，頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。
２．この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国において，頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
記    （引用文献等については引用文献等一覧参照）
・理由１，２
・請求項１，２，５～８，１１～１６，２０～２２，２５
・引用文献等１
・備考
・・・・（省略）・・・・
・理由２
・請求項２３，２４
・引用文献等１
・備考
・・・・（省略）・・・・
・理由２
・請求項１，２，４～８，１１～２０，２２～２５
・引用文献等２
・備考
・・・・（省略）・・・・
引用    文献    等一    覧
１.特開平０８－３１１７１６号公報
２.特開平０８－２４６２２７号公報
３.特開平０５－３１１５７９号公報
ウ平成２４年手続補正書（甲７。同年１月５日付け）記載の平成２４年補
正後特許請求の範囲
別紙２のとおり。
エ平成２４年１０月１８日付け本件拒絶査定（甲８）本件拒絶査定には，以下のとおり記載されている。
この出願については，平成２３年６月２８日付け拒絶理由通知書に記載した理由１，２によって，拒絶をすべきものです。
なお，意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
備考
・理由１，２
・請求項２４，２５
・引用文献等１
出願人は意見書において，・・・・（省略）・・・・記載されている。よって，本願請求項２４，２５に係る発明と，引用文献１に記載された発明とは，依然として差異がない。
・理由２
・請求項２６
・引用文献等１
出願人は意見書において，・・・・（省略）・・・・認められない。よって，本願請求項２６に係る発明は，なおも，引用文献１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものである。
・理由２
・請求項６，９～１２
・引用文献等２
出願人は意見書において，・・・・（省略）・・・・採用することが出来ない。よって，本願請求項６，９～１２に係る発明は，なおも，引用文献２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものである。
＜引用文献等一覧＞
１.特開平０８－３１１７１６号公報
２.特開平０８－２４６２２７号公報
なお，平成２４年１月５日付けでした手続補正は，下記の点で国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文，国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下，翻訳文等という。）に記載した事項の範囲内においてしたものでなく，いわゆる新規事項の追加に該当する点についても留意されたい。
（１）上記補正により，請求項１の「相変化物質」が「ポリマー相変化物質」に限定され，かつ，相変化物質の転移温度の範囲が規定された。しかしながら，翻訳文等において，上記転移温度の範囲は，特定のパラフィン系炭化水素の融点の範囲であって，この特定のパラフィン系炭化水素以外の「相変化物質」に対する転移温度の範囲を規定したものではない。そして，翻訳文等には，特定のパラフィン系炭化水素以外の「相変化物質」に対する転移温度を特定の範囲とすることについては，記載も示唆もされていない。
・・・・（省略）・・・・
（７）上記補正により，・・・・（省略）・・・・記載されていない。また，請求項１～２８の記載は，以下の点で明瞭でないことについても留意されたい。
（Ａ）請求項１，６，１３，２８の「向上した可逆的熱特性」とは，何と比較して「向上」しているのか，その基準が不明であるし，また，「可逆的熱特性」を具体的にどのように評価するのかについても不明である。
・・・・（省略）・・・・
オ平成２５年２月２１日付け手続補正書（甲１０）平成２５年２月２１日付け手続補正（本件補正）は，審判請求書（甲１２）記載のとおり，平成２４年１０月１８日付け拒絶査定（本件拒絶査定）の拒絶理由を解消するためにされたものであり，本件補正後特許請求の範囲は，別紙３のとおりである。
カ本件審決
原告は，平成２５年２月２１日，本件拒絶査定に対する不服の審判を請求した（甲１２）。
本件審決は，平成２６年１月２０日，前記第２の３記載のとおり，(1)本件補正につき，①本件補正後請求項１９については，新規事項の追加に当たり，②本件補正後請求項１については，本件補正が，明瞭でない記載の釈明及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認定した上で，本件補正後本願発明１は，引用発明と同一のものであり，独立特許要件を欠くと判断して，本件補正を却下するとともに，(2)本件補正前の平成２４年補正後本願発明１についても，引用発明と同一のものであり，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない旨の判断をした。
⑵手続の適法性について
ア本件審決は，上記のとおり，平成２４年補正後本願発明１につき，引用発明と同一のものであるから，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない旨の判断をしている。


イ(ｱ)他方，本件拒絶査定においては，前記⑴エのとおり，①平成２４年補正後の「請求項２４，２５」に係る発明につき，「理由１，２」，すなわち，新規性及び進歩性欠如に該当し，「引用文献１に記載された発明とは，依然として差異がない。」，②平成２４年補正後の「請求項２６」に係る発明につき，「理由２」，すなわち，進歩性欠如に該当し，「なおも，引用文献１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」，③平成２４年補正後の「請求項６，９～１２」に係る発明につき，「理由２」，すなわち，進歩性欠如に該当し，「なおも，引用文献２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」と記載されている。
(ｲ)平成２４年補正後本願発明１，すなわち，平成２４年補正後の「請求項１」については，「＜引用文献等一覧＞」に後続する「なお書き」の（１）において，当初特許請求の範囲の「請求項１」の「相変化物質」を「ポリマー相変化物質」に限定し，かつ，「相変化物質の転移温度の範囲」を「規定」した点が，「いわゆる新規事項の追加に該当する」こと，（７）の後の（Ａ）において，「向上した可逆的熱特性」につき，「明瞭でない点」があることが指摘されているにとどまり，本件拒絶査定中，上記指摘以外に，平成２４年補正後の「請求項１」に言及した記載は，ない。
(ｳ)以上によれば，平成２４年補正後本願発明１が本件拒絶査定の理由となっていないことは，明らかというべきである。
ウ以上のとおり，本件審決が，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない旨の判断をした平成２４年補正後本願発明１は，本件拒絶査定の理由とされていなかったのであるから，平成１４年改正前特許法１５９条２項にいう「査定の理由」は存在しない。
したがって，本件審決において，平成２４年補正後の「請求項１」を拒絶する場合は，平成１４年年改正前特許法１５９条２項，５０条本文に基づき，出願人である原告に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならないところ，本件審判手続において，拒絶理由は通知されなかったのであるから，本件審判手続には，平成１４年改正前特許法１５９条２項，５０条本文所定の手続を欠いた違法が存することは，明らかである。
⑶被告の主張について
ア(ｱ)被告は，①本件拒絶理由通知書においては，「理由１」，すなわち，新規性欠如を拒絶理由とする請求項として，当初請求項「１，２，５～８，１１～１６，２０～２２，２５」が挙げられていること，②その後，平成２４年補正により，当初請求項４及び１０が削除されて項番号が振り直されたことから，平成２４年補正後請求項「１，２，４～７，９～１４，１８～２０，２３」が，「理由１」の対象となったこと，③本件拒絶理由通知書においては，拒絶理由の対象となる請求項につき，「下記の請求項に係る発明は，」という，「記」以下の記載に委ねる文言が明記されているのに対し，本件拒絶査定においては，そのような文言は記載されておらず，本件拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶したことが記載されていることから，本件拒絶査定により「理由１」に基づいて拒絶された請求項は，第一義的には，上記②の平成２４年補正後請求項「１，２，４～７，９～１４，１８～２０，２３」であることが理解できる旨主張する。
(ｲ)ａしかしながら，前述した本件拒絶査定の記載内容によれば，本件拒絶査定の理由となる請求項は，「備考」欄に記載されたものとみるのが自然である。ｂそして，前述したとおり，本件拒絶査定中，平成２４年補正後請求項１に言及しているのは，「なお書き」における新規事項追加及び明瞭性の問題点の指摘のみであり，それ以外にはない。
加えて，本件拒絶理由通知書において，「理由２」，「引用文献等２」，すなわち，引用文献２に対して進歩性を欠くことを拒絶理由とする請求項として挙げられている当初請求項のうち，「７」及び「１１～１４」に対応する平成２４年補正後請求項は，「６」及び「９～１２」であるところ，これらの請求項は，本件拒絶査定においても，本件拒絶理由通知書と同じく，「理由２」，「引用文献等２」の対象として明記されており，「なおも，引用文献２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」と記載されている。これは，上記請求項については，平成２４年補正を経てもなお，本件拒絶理由通知書記載の拒絶理由が解消されていないことを示すものである。
上記の点に鑑みれば，本件拒絶査定において，「理由１」及び「理由２」のいずれの対象にも記載されていない平成２４年補正後請求項１につき，これに対応する当初請求項１について本件拒絶理由通知書に記載されていた拒絶理由が，黙示に維持されているものと解する余地はないものというべきである。ｃ以上によれば，被告の前記主張は，失当といわざるを得ない。イ(ｱ)また，被告は，本件拒絶査定には，平成２４年補正後本願発明１を更に限定した平成２４年補正後本願発明２４につき，新規性を欠く旨が説明されているのであるから，当業者であれば，平成２４年補正後本願発明１が，依然として，新規性を欠くとの拒絶理由を回避できないことは，当然に予測できる旨主張する。(ｲ)しかしながら，前記アのとおり，①本件拒絶査定中，平成２４年補正後請求項１については，「なお書き」において新規事項追加及び明瞭性の問題点を指摘されているほかは，一切，言及されていないこと，②他方，本件拒絶理由通知書中，「理由２」，「引用文献等２」の対象とされている当初請求項のうち「７」及び「１１～１４」については，これらに対応する平成２４年補正後請求項の「６」及び「９～１２」が，本件拒絶査定においても，「理由２」，「引用文献等２」の対象として明記されていること鑑みれば，当業者は，当初請求項１について，本件拒絶理由通知書に記載された拒絶理由はすべて平成２４年補正により解消し，本件拒絶査定において指摘されている新規事項追加及び明瞭性の問題点を解消すれば，特許査定が得られるものと認識するのが，当然である。


以上に加え，①平成２４年補正後請求項２４は，平成２４年補正後請求項１を含むほかの請求項を引用することなく，独立の請求項であること，②クレームの文言上，平成２４年補正後請求項２４が平成２４年補正後請求項１を包含するものとまでは，直ちにいい難いことも併せ考えれば，原告を含む当業者が，本件拒絶査定において平成２４年補正後本願発明２４が新規性を欠く旨が説明されていることをもって，平成２４年補正後本願発明１についても同様に新規性を欠くものと認識することは，考え難い。平成２４年補正後本願発明１が，新規性を欠いているのであれば，それを拒絶査定で明示すれば足りるのであり，出願人に対し疑義を与えるような記載をすべきではない。
以上によれば，被告の前記主張は，失当である。
ウさらに，被告は，原告が，本件審尋に対し，回答書提出の機会を与えられていたことを指摘する。
しかしながら，本件審尋の書面（甲１４）には，本件審尋は，拒絶理由の通知ではなく，回答に際し，特許法１７条の２に規定する補正はできない旨が明記されている（甲１４）。この点に鑑みると，被告指摘に係る上記の点は，平成１４年改正前の１５９条２項，５０条本文所定の拒絶理由通知を行わなかったという本件審判手続の瑕疵を治癒するものでないことは明らかである。
第６結論
以上のとおり，原告主張の審決取消事由１は理由があるから，本件審決は，取消しを免れない。
よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水   節
裁判官
新谷貴   昭
裁判官
鈴    木     わか    な
別紙１
＜当初特許請求の範囲＞
【請求項１】
向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって，複数の長手部材から形成された繊維本体を含み，前記長手部材の少なくとも１本がその中に分散された温度調節材料を有し，前記温度調節材料が相変化物質を含む複合繊維。
【請求項２】
前記相変化物質が，炭化水素，塩水和物，ワックス，オイル，水，脂肪酸，脂肪酸エステル，二塩基酸，二塩基酸エステル，１－ハロゲン化物，第一級アルコール，芳香族化合物，クラスレート，セミクラスレート，ガスクラスレート，ステアリン酸無水物，炭酸エチレン，多価アルコール，ポリマー，金属およびこれらの混合物からなる群より選択されたものである請求項１の複合繊維。
【請求項３】
前記温度調節材料が，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルをさらに含む請求項１の複合繊維。
【請求項４】
前記温度調節材料が，相変化物質を含浸したシリカ粒子，ゼオライト粒子，炭素粒子または吸収性物質をさらに含む請求項１の複合繊維。
【請求項５】
前記長手部材が海中島構造，区分パイ構造，芯鞘構造，並列構造またはストライプ構造に配列された請求項１の複合繊維。
【請求項６】
前記繊維本体の断面形状が円形，多葉形，八角形，長円形，五角形，方形，正方形，台形または三角形である請求項１の複合繊維。
【請求項７】
向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって，第一のポリマー材料と前記第一のポリマー材料の中に分散された温度調節材料とを含んでなる第一の長手部材を含み，前記温度調節材料が相変化物質を含み，また第二のポリマー材料を含んでなる第二の長手部材を含み，前記第二の長手部材が前記第一の長手部材と接合されている複合繊維。
【請求項８】
前記相変化物質が炭化水素または炭化水素の混合物である請求項７の複合繊維。
【請求項９】
前記温度調節材料が，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルをさらに含む請求項７の複合繊維。
【請求項１０】
前記第一のポリマー材料が前記マイクロカプセルと親和性を有し，前記第一のポリマー材料中の前記マイクロカプセルの分散を促進する請求項９の複合繊維。
【請求項１１】
前記第一のポリマー材料および前記第二のポリマー材料が，ポリアミド，ポリアミン，ポリイミド，ポリアクリル類，ポリカーボネート，ポリジエン，ポリエポキシド，ポリエステル，ポリエーテル，ポリフルオロカーボン，ホルムアルデヒドポリマー，天然高分子，ポリオレフィン，ポリフェニレン，ケイ素含有ポリマー，ポリウレタン，ポリビニル，ポリアセタール，ポリアリーレート，コポリマー，およびこれらの混合物からなる群より独立して選択されたものである請求項７の複合繊維。
【請求項１２】
前記第一の長手部材が前記第二の長手部材に取り囲まれている請求項７の複合繊維。
【請求項１３】
前記第一の長手部材が前記第二の長手部材の中に配置されて当該長手部材により完全に取り囲まれている請求項１２の複合繊維。
【請求項１４】
前記第一の長手部材が当該複合繊維の全重量の約１０％ないし約９０％を構成する請求項７の複合繊維。
【請求項１５】
向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって，第一のポリマー材料と前記第一のポリマー材料の中に分散された温度調節材料とを含んでなる芯部材を含み，前記温度調節材料が相変化物質を含み，また第二のポリマー材料を含んでなる鞘部材を含み，前記鞘部材が前記芯部材を取り囲んでいる複合繊維。
【請求項１６】
前記相変化物質が，炭化水素，塩水和物，ワックス，オイル，水，脂肪酸，脂肪酸エステル，二塩基酸，二塩基酸エステル，１－ハロゲン化物，第一級アルコール，芳香族化合物，クラスレート，セミクラスレート，ガスクラスレート，ステアリン酸無水物，炭酸エチレン，多価アルコール，ポリマー，金属およびこれらの混合物からなる群より選択されたものである請求項１５の複合繊維。
【請求項１７】
前記温度調節材料が，相変化物質を含有する格納構造をさらに含み，この格納構造がマイクロカプセル，シリカ粒子，ゼオライト粒子，炭素粒子または吸収性物質を含む請求項１５の複合繊維。
【請求項１８】
前記温度調節材料が第一の温度調節材料であり，前記鞘部材が前記第二のポリマー材料の中に分散された第二の温度調節材料をさらに含んでなる請求項１５の複合繊維。
【請求項１９】
前記第一の温度調節材料と前記第二の温度調節材料が異なる請求項１８の複合繊維。
【請求項２０】


前記第一のポリマー材料および前記第二のポリマー材料が，ポリアミド，ポリアミン，ポリイミド，ポリアクリル類，ポリカーボネート，ポリジエン，ポリエポキシド，ポリエステル，ポリエーテル，ポリフルオロカーボン，ホルムアルデヒドポリマー，天然高分子，ポリオレフィン，ポリフェニレン，ケイ素含有ポリマー，ポリウレタン，ポリビニル，ポリアセタール，ポリアリーレート，コポリマー，およびこれらの混合物からなる群より独立して選択されたものである請求項１５の複合繊維。
【請求項２１】
前記第一のポリマー材料が前記相変化物質と親和性を有し，前記第二のポリマー材料が前記芯部材の中の前記相変化物質を封じ込め，当該複合繊維に対し望ましい物理特性を付与する請求項１５の複合繊維。
【請求項２２】
前記芯部材が前記鞘部材の中に配置されて当該鞘部材により完全に取り囲まれている請求項１５の複合繊維。
【請求項２３】
前記芯部材が前記鞘部材の中に同心状に配置されている請求項１５の複合繊維。
【請求項２４】
前記芯部材が前記鞘部材の中に偏心状に配置されている請求項１５の複合繊維。
【請求項２５】
前記芯部材の断面形状が円形，多葉形，八角形，長円形，五角形，方形，正方形，台形，三角形または楔形である請求項１５の複合繊維。
以上
別紙２
＜平成２４年補正後特許請求の範囲＞
下線部は，当初特許請求の範囲からの変更箇所である。
【請求項１】
向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって，前記複合繊維が複数の長手部材から形成された繊維本体を含み，前記長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有するポリマー相変化物質を含み，前記ポリマー相変化物質が転移温度において前記ポリマー相変化物質の溶融および結晶化の少なくとも１つに基づく温度調節を提供する複合繊維。
【請求項２】
前記ポリマー相変化物質が，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリプロピレングリコール，ポリテトラメチレングリコール，ポリビニル，ポリエチレンオキシド，ポリエステル，およびそれらの混合物からなる群から選択される請求項１の複合繊維。
【請求項３】
ポリマー相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルをさらに含む請求項１の複合繊維。
【請求項４】
前記長手部材が海中島構造，区分パイ構造，芯鞘構造，並列構造またはストライプ構造に配列された請求項１の複合繊維。
【請求項５】
前記繊維本体の断面形状が円形，多葉形，八角形，長円形，五角形，方形，正方形，台形または三角形である請求項１の複合繊維。
【請求項６】
向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって，第一のポリマー材料と前記第一のポリマー材料の中に分散された第一の温度調節材料とを含んでなる第一の長手部材であって，前記第一の温度調節材料が第一のポリマー相変化物質を含む第一の長手部材と，第二のポリマー材料と前記第二のポリマー材料中に分散された第二の温度調節物質とを含んでなる第二の長手部材であって，前記第二の長手部材が前記第一の長手部材と接合され，そして前記第二の温度調節物質が前記第一のポリマー相変化物質と異なる第二のポリマー相変化物質を含む第二の長手部材とを含む，複合繊維。
【請求項７】
前記第一の温度調節材料と第二の温度調節材料との少なくとも１つが，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルをさらに含む請求項６の複合繊維。
【請求項８】
前記第一のポリマー相変化材料が前記マイクロカプセルと親和性を有し，前記第一のポリマー相変化材料中の前記マイクロカプセルの分散を促進する請求項７の複合繊維。
【請求項９】
前記第   一のポ   リマー   材料お   よび前   記第二   のポリ   マー材   料が，   ポリアミド，ポリアミン，ポリイミド，ポリアクリル類，ポリカーボネート，ポリジエン，ポリエポキシド，ポリエステル，ポリエーテル，ポリフルオロカーボン，ホルムアルデヒドポリマー，天然高分子，ポリオレフィン，ポリフェニレン，ケイ素含有ポリマー，ポリウレタン，ポリビニル，ポリアセタール，ポリアリーレート，コポリマー，およびこれらの混合物からなる群より独立して選択されたものである請求項６の複合繊維。
【請求項１０】
前記第一の長手部材が前記第二の長手部材に取り囲まれている請求項６の複合繊維。
【請求項１１】
前記第一の長手部材が前記第二の長手部材の中に配置されて当該長手部材により完全に取り囲まれている請求項１０の複合繊維。
【請求項１２】
前記第一の長手部材が当該複合繊維の全重量の約１０％ないし約９０％を構成する請求項６の複合繊維。
【請求項１３】
向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって，第一のポリマー材料と前記第一のポリマー材料の中に分散された第一の温度調節材料とを含んでなる芯部材であって，前記第一の温度調節材料が－５．５℃～６１．４℃の範囲において転移温度を有する相変化物質と前記相変化材料を含む複数のマイクロカプセルとを含む
芯部材と，
前記芯部材を取り囲む鞘部材であって，前記鞘部材が鞘部材中に分散された第二の温度調節材料を含む鞘部材とを含む，複合繊維。
【請求項１４】
前記相変化物質が，炭化水素，塩水和物，ワックス，オイル，水，脂肪酸，脂肪酸エステル，二塩基酸，二塩基酸エステル，１－ハロゲン化物，第一級アルコール，芳香族化合物，クラスレート，セミクラスレート，ガスクラスレート，ステアリン酸無水物，炭酸エチレン，多価アルコール，ポリマー，金属およびこれらの混合物からなる群より選択されたものである請求項１３の複合繊維。
【請求項１５】
前記マイクロカプセルがシリカ粒子，ゼオライト粒子，炭素粒子または吸収性物質を含む請求項１３の複合繊維。
【請求項１６】
前記鞘部材が第二のポリマー材料をさらに含んでなる請求項１３の複合繊維。
【請求項１７】
前記第一の温度調節材料と前記第二の温度調節材料が異なる請求項１６の複合繊維。
【請求項１８】
前記第一のポリマー材料および前記第二のポリマー材料が，ポリアミド，ポリアミン，ポリイミド，ポリアクリル類，ポリカーボネート，ポリジエン，ポリエポキシド，ポリエステル，ポリエーテル，ポリフルオロカーボン，ホルムアルデヒドポリマー，天然高分子，ポリオレフィン，ポリフェニレン，ケイ素含有ポリマー，ポリウレタン，ポリビニル，ポリアセタール，ポリアリーレート，コポリマー，およびこれらの混合物からなる群より独立して選択されたものである請求項１６の複合繊維。
【請求項１９】


前記第一のポリマー材料が前記相変化物質と親和性を有し，前記第二のポリマー材料が前記芯部材の中の前記相変化物質を封じ込め，当該複合繊維に対し望ましい物理特性を付与する請求項１６の複合繊維。
【請求項２０】
前記芯部材が前記鞘部材の中に配置されて当該鞘部材により完全に取り囲まれている請求項１３の複合繊維。
【請求項２１】
前記芯部材が前記鞘部材の中に同心状に配置されている請求項１３の複合繊維。
【請求項２２】
前記芯部材が前記鞘部材の中に偏心状に配置されている請求項１３の複合繊維。
【請求項２３】
前記芯部材の断面形状が円形，多葉形，八角形，長円形，五角形，方形，正方形，台形，三角形または楔形である請求項１３の複合繊維。
【請求項２４】
複合繊維であって，前記複合繊維が複数の長手部材から形成された繊維本体を含み，前記複数の長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有する温度調節材料を含み，前温度調節材料が複数の長手部材の少なくとも１つと部分的な相容性または部分的な親和性を有し，そして前記複数の長手部材の少なくとも１つの中に少なくとも１つの別個の領域を形成し，そして前記複数の長手部材が，海中島構造，区分パイ構造，芯鞘構造，並列構造，およびストライプ構造の１つに配列されている複合繊維。
【請求項２５】
複数の島部材であって，前記複数の島部材の少なくとも１つが１０．０℃～５０．９℃の範囲の転移温度を有する未処理またはカプセル化されていない相変化物質を含み，前記未処理またはカプセル化されていない相変化物質が前記複数の島部材の少なくとも１つの中に少なくとも１つの別個の領域を形成し，そして転移温度において潜熱の吸収と放出との少なくとも１つに基づき温度調節を提供する島部材と，前記複数の島部材を取り囲み，そして複合繊維の外部を形成する海部材とを含んでなる，複合繊維。
【請求項２６】
複数の芯部材であって，前記芯部材の少なくとも１つが１０．０℃～５０．９℃の範囲の転移温度を有する未処理またはカプセル化されていない相変化物質を含み，前記未処理またはカプセル化されていない相変化物質が前記複数の芯部材の少なくとも１つの中に少なくとも１つの別個の領域を形成し，そして転移温度において潜熱の吸収と放出との少なくとも１つに基づき温度調節を提供する芯部材と，前記複数の芯部材を取り囲み，そして複合繊維の外部を形成する鞘部材とを含んでなる，複合繊維。
【請求項２７】
セルロース材料と前記セルロース材料中に分散された複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み，前記複数のマイクロカプセルが－５．５℃～６１．４℃の範囲の転移温度を有する相変化物質を含み，そして前記相変化物質が転移温度において潜熱の吸収と放出との少なくとも１つに基づき温度調節を提供し，前記セルロース繊維が１０重量％～６０重量％の前記相変化物質を含む複数のマイクロカプセルを含む，複合繊維。
【請求項２８】
混合物を形成する複数のセルロース繊維であって，前記複数のセルロース繊維が向上した可逆的熱特性と長手部材を含む繊維本体とを含む少なくとも１つのセルロース繊維を含み，前記長手部材がセルロース材料と前記セルロース材料中に分散された温度調節材料とを含み，前記温度調節材料が－５．５℃～５０．９℃の範囲の転移温度を有する相変化物質を含み，そして前記少なくとも１つのセルロース繊維が第一のセルロース繊維であって，前記温度調節材料が第一の温度調節材料であり，そして前記複数のセルロース繊維が向上した可逆的熱特性を有しかつ第二の温度制御材料を含む第二のセルロース繊維を含む，繊維。
以上
別紙３
＜本件補正後特許請求の範囲＞
下線部は，平成２４年補正後特許請求の範囲からの変更箇所である。
【請求項１】
複合繊維であって，前記複合繊維が複数の長手部材から形成された繊維本体を含み，前記長手部材の少なくとも１本が２２．０℃～４０．５℃の範囲の転移温度を有するパラフィン系炭化水素を含み，前記パラフィン系炭化水素が転移温度において前記パラフィン系炭化水素の溶融および結晶化の少なくとも１つに基づく温度調節を提供する複合繊維。
【請求項２】
パラフィン系炭化水素を含有する複数のマイクロカプセルをさらに含む請求項１の複合繊維。
【請求項３】
前記長手部材が海中島構造，区分パイ構造，芯鞘構造，並列構造またはストライプ構造に配列された請求項１の複合繊維。
【請求項４】
前記繊維本体の断面形状が円形，多葉形，八角形，長円形，五角形，方形，正方形，台形または三角形である請求項１の複合繊維。
【請求項５】
複合繊維であって，第一のポリマー材料と前記第一のポリマー材料の中に分散された第一の温度調節材料とを含んでなる第一の長手部材であって，前記第一の温度調節材料が第一のポリマー相変化物質を含む第一の長手部材と，第二のポリマー材料と前記第二のポリマー材料中に分散された第二の温度調節物質とを含んでなる第二の長手部材であって，前記第二の長手部材が前記第一の長手部材と接合され，そして前記第二の温度調節物質が前記第一のポリマー相変化物質と異なる第二のポリマー相変化物質を含む第二の長手部材とを含み，前記第一の温度調節材料と第二の温度調節材料との少なくとも１つが，相変化物質を含有する複数のマイクロカプセルをさらに含む，複合繊維。
【請求項６】
前記第一のポリマー材料および前記第二のポリマー材料が，ポリアミド，ポリアミン，ポリイミド，ポリアクリル類，ポリカーボネート，ポリジエン，ポリエポキシド，ポリエステル，ポリエーテル，ポリフルオロカーボン，ホルムアルデヒドポリマー，天然高分子，ポリオレフィン，ポリフェニレン，ケイ素含有ポリマー，ポリウレタン，ポリビニル，ポリアセタール，ポリアリーレート，コポリマー，およびこれらの混合物からなる群より独立して選択されたものである請求項５の複合繊維。
【請求項７】
前記第一の長手部材が前記第二の長手部材に取り囲まれている請求項５の複合繊維。
【請求項８】
前記第   一の長   手部材   が前記   第二の   長手部   材の中   に配置   されて   当該長   手部材により完全に取り囲まれている請求項７の複合繊維。
【請求項９】
前記第一の長手部材が当該複合繊維の全重量の１０％ないし９０％を構成する請求項５の複合繊維。
【請求項１０】


平成２５年８月９日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０４２９号審決取消請求事件
平成２５年８月７日口頭弁論終結
判                決
原            告      エスケ   ーテレ   コム株   式会社訴訟代理人弁理士      梶       良   之同                    須原    誠同                    内田和   宏被            告      特許庁   長官
指定代   理人       山本章   裕
同                    石井研   一同                    樋口信   宏同                    大橋信   彦
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－７９５１号事件について平成２４年７月３１日にした審決を取り消す。
第２前提事実

１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
原告は，発明の名称を「加入者基盤のリングバックトーンサービスにおける個人情報送出方法」とする発明につき，平成１６年１０月２０日を国際出願日とする特許出願（特願２００６－５５４０１４号。パリ条約に基づく優先権主張・２００４年２月２０日，大韓民国。以下，「本願」という。）をした。原告は，平成２２年５月２４日付けで拒絶理由の通知を受けたので，同年８月３１日付けの手続補正書により，特許請求の範囲及び明細書の補正をした（この補正後の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）。原告は，同年１２月１０日付けで拒絶の査定を受け，平成２３年４月１４日，拒絶査定に対する不服の審判（不服２０１１－７９５１号）を請求した。特許庁は，平成２４年７月３１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同年８月１５日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載（甲５，６）
補正後の本願の特許請求の範囲（請求項の数１６）の請求項１の記載は，以下のとおりである（以下，同請求項に記載された発明を「本願発明」という。）。「着信端末機の着信交換機への登録の際，ホーム位置登録機から上記着信交換機に，上記ホーム位置登録機に既に設定されているリングバックトーン代替有無に関する第１の情報，及び音源提供手段へのルーティングのための第２の
情報を提供する段階；
発信端末機が上記着信端末機との通話を要請する場合，上記着信交換機から上記第１及び第２の情報に従って上記音源提供手段に呼接続を要請する段階；
及び
呼接続の要請を受信する場合，上記音源提供手段が上記発信端末機に呼接続し，上記着信端末機に対応して設定された特定音源を検出し，検出された特定
音源を上記発信端末機に提供する段階；を含み，
上記特定音源は，着信加入者を識別させるか特徴を表すことができる特定情

報に関する個人情報音源と，上記着信加入者により設定されたリングバックトーン共通代替音源との組み合わせから生成されており，個人情報音源及び一般のリングバックトーンの順，個人情報音源，代替音源及び個人情報音源の順，代替音源，個人情報音源及び代替音源の順，個人情報音源，第１代替音源，第２代替音源及び個人情報音源の順，第１個人情報音源，第１代替音源，第２個人情報音源及び第２代替音源の順，並びに，第１代替音源，第１個人情報音源，第２代替音源及び第２個人情報音源の順のうちの１つ以上を含むように，順次配列されていることを特徴とする加入者基盤のリングバックトーンサービスにおける個人情報送出方法。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開２００３－２８３６６０号公報（甲１。以下「引用公報１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）に，韓国登録実用新案２０－０３１３６７１号公報（甲２。以下「引用公報２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。）を適用することにより容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項により特許を受けることができないとしたものである。
審決が認定した引用発明１の内容，本願発明と引用発明１との一致点及び相違点（後記原告主張の取消事由に係る部分に限る。）は以下のとおりである。
(1)引用発明１の内容
「既設定されたリングバック・トーンの代替可否に対する第１情報と，音源提供手段でルーティングするための第２情報とを，そのホーム位置登録器
から，呼が着信した交換機に提供する第１段階と，
前記着信交換機において，前記提供された第１情報及び前記第２情報に基づいて，前記呼の発信者にリングバック・トーンを提供し，または，前記音源提供手段にトランク呼接続を要請して着信加入者識別情報を提供する第２

段階と，
前記音源提供手段において，前記着信加入者に対して既指定された音源を探索して，その探索された音源をリングバック・トーンの代わりにトランク呼接続された前記着信交換機を通して前記発信者に提供する第３段階を含む加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法。」
(2)一致点
「着信端末機の着信交換機への登録の際，ホーム位置登録機から上記着信交換機に，上記ホーム位置登録機に既に設定されているリングバックトーン代替有無に関する第１の情報，及び音源提供手段へのルーティングのための
第２の情報を提供する段階；
発信端末機が上記着信端末機との通話を要請する場合，上記着信交換機から上記第１及び第２の情報に従って上記音源提供手段に呼接続を要請する段
階；及び
呼接続の要請を受信する場合，上記音源提供手段が上記発信端末機に呼接続し，上記着信端末機に対応して設定された音源を検出し，検出された音源
を上記発信端末機に提供する段階；を含む
加入者基盤のリングバックトーンサービスにおける情報送出方法。」
(3)相違点


「『音源』に関し，本願発明は『特定音源』であって，『上記特定音源は，着信加入者を識別させるか特徴を表すことができる特定情報に関する個人情報音源と，上記着信加入者により設定されたリングバックトーン共通代替音源との組み合わせから生成されており，個人情報音源及び一般のリングバックトーンの順，個人情報音源，代替音源及び個人情報音源の順，代替音源，個人情報音源及び代替音源の順，個人情報音源，第１代替音源，第２代替音源及び個人情報音源の順，第１個人情報音源，第１代替音源，第２個人情報音源及び第２代替音源の順，並びに，第１代替音源，第１個人情報音源，第

２代替音源及び第２個人情報音源の順のうちの１つ以上を含むように，順次配列されている』のに対し，引用発明１は単に『音源』である点。」
第３原告主張の取消事由
以下のとおり，審決には相違点についての容易想到性の判断の誤りがあり，違法として取り消されるべきものである。
１本願発明は，個人情報音源とリングバックトーン共通代替音源とが別々に順に再生されるというものである。これに対し，引用発明１は，着信加入者に対して既指定された音源をリングバックトーンの代わりにトランク呼接続された着信交換機を通して発信者に提供するものであり，引用発明２は，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンを発信者に提供するもの，すなわち，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽とが同時に再生されるものである。
したがって，引用発明１と引用発明２とを組み合わせたとしても，リングバックトーンの代わりに，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽などの音源とが同時に再生されるだけで，本願発明のように，個人情報音源とリングバックトーン共通代替音源とが別々に順に再生されることはなく，本願発明に到達することはできない。
また，引用発明２では，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽とが同時に再生されるので，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽との配列の順というものが存在しない。したがって，引用発明２において，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽との配列の順に想到することは，当業者にとって容易ではない。
２本願発明の「個人情報音源」や引用公報２の「ユーザー情報を提供する音声」は，着信者に関する情報に対応する音源であるのに対して，特開昭５７－８７６６１号公報（甲３）の「トーキー」や，特表平９－５０６２３２号公報（甲４）の「アナウンス」は，第三者によって決定され，着信者が正しいか否

かを判断することはできない。したがって，上記公報に記載されているような周知技術は，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽とが同時に再生される引用発明２において，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽との配列の順に想到する動機付けとはならない。
３引用公報２において，本願発明のリングバックトーン代替音に対応する音声を「『背景』音楽」と呼ばれていることから，引用発明２の「ミキシング」は，音声が再生されている後ろで背景音楽が再生されている，すなわち，音声と背景音楽とが重ね合わせて再生されるものであると解釈するのが自然である。したがって，音声と背景音楽の二つのデータを重ね合わせて一つのリングバックトーンデータに合成することは含むが，音声と背景音楽の二つのデータをつなぎ合わせて一つのリングバックトーンデータに合成することは含まれない。また，音声と背景音楽とを重ねて合わせて再生するという場合，通常は，背景音楽の再生中に音声が再生され，背景音楽の切れ目には音声は再生されないと解釈するのが自然であり，引用公報２では音声のみが再生される期間は存在しない。したがって，引用公報２では，「音声と背景音楽とがともに再生される期間」と「音声が再生されず背景音楽のみが再生される期間」とが交互に並ぶこととなり，本願発明の構成と異なっている。
４引用公報１は，リングバックトーン代替音だけを再生するもので，引用公報２は，背景音楽を再生し，背景音楽の再生中に音声を重ねて再生するものにすぎない。また，引用公報１及び２には，リングバックトーン代替音として用いる複数の音源を順に並べることについて何ら示唆はない。したがって，被告の主張する周知技術を考慮したとしても，引用公報２を引用公報１に適用する場合には，リングバックトーン代替音に音声を重ねる構成とするのが自然であり，リングバックトーン代替音と音声とを順に再生する構成とすることは当業者にとって容易ではない。
第４被告の反論

１引用発明２の具体的な態様では，音声データと背景音楽の２つのデータが，ミキシング（複数の音声を，相互にバランスをとり，また組合せを変えて一つにまとめる操作）により一つのリングバックトーンデータに合成されるものである。そして，引用発明２のミキシングにおいて，(1)音声データと背景音楽の二つのデータを重ね合わせて一つのリングバックトーンデータに合成するか，(2)音声データと背景音楽の二つのデータをつなぎ合わせて一つのリングバックトーンデータに合成するかは単なる設計的事項にすぎず，引用公報２にはその両者の態様が示唆されている。
２仮に，引用発明２のミキシングが，音声データと背景音楽の二つのデータを重ね合わせて一つのリングバックトーンデータに合成することに限定されるとしても，音声の合間に背景音楽だけが再生される期間が存在し，また背景音楽の切れ目に音声だけが再生される期間が存在するので，本願発明との差違は格別なものとはいえない。
３一般に，音声と音楽とを再生する方法として，同時に再生することも，順次に再生することも，ともに広く慣用されてきた技術常識である。そして，両者の間には技術的に有意な格別の差違を認めることもできないから，どちらの再生方法を採用するかは，聞く側の聞き取りやすさや，受ける印象などを考慮して従来から適宜選択されてきたというのが当業者における技術水準であり，この点は，リングバックトーンにおいても一般の音声と音楽の再生の場合と変わるところはない。
以上の事情を踏まえ，審決は，引用発明２を引用発明１に適用するにあたって，引用発明２は二つの音源の合成であるから音源の「組み合わせ」であるといえ，これを二つの音源を順次に再生する構成とすることは適宜選択される程度の事項であり，またその順序は，内容などに応じて適宜に設計できる事項であることから，「引用発明２の『リングバックトーン』は，これら２つの音源を合成して発生するのであるから，『組み合わせ』から生成されており，・・・，

その２つの音源の配列の順は当業者であれば必要に応じ適宜に定め得る設計的事項というほかはない。」と判断したのであって，その判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の取消事由の主張には理由がなく，その他，審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１引用公報１について
引用公報１は，「着信加入者が所望する特定サウンドを発信者にリングバック・トーン・・・で提供する，加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法及び提供装置に関する」ものである（甲１，【０００１】）。そして，同公報には前記第２の３(1)の内容の発明が記載されているものと認められる（甲１）。
２引用公報２について


(1)引用公報２には，「ユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システム」を内容とする考案が記載されているものと認められる（甲２）。
(2)そして，引用公報２（甲２）には，以下のとおりの記載がある。ア「本考案は，移動通信端末のユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システムに関するものである。」（２頁１３～１４行）
イ「近年，・・・待機時送出されるリングバックトーンをユーザーが希望する歌謡やポップソング等の背景音楽で送出するサービス・・・が開発され，移動通信端末ユーザーに非常に好評を得ている。
しかし，通常のリングバックトーン又は背景音楽が送出されるリングバックトーンだけを聞く限りでは，電話をかけた相手が自分が電話をかけた相手であることを確認することができないため，発信者が間違い電話をかけた場合，不要にも相手に失礼を犯すことになるが，このようなことが頻

繁に発生している。・・・」（２頁１８ないし２８行）
ウ「考案が解決しようとする課題
上記のような問題点を解消するため，本考案の目的は，現在の移動通信事業者が提供する背景音楽のリングバックトーンのほかに，受信者の移動通信端末の電話番号と受信者の名前，別名，または商号などの受信者情報を背景音楽と一緒に電話をかけた発信者に聞かせるようにすることで，発信者が誰に電話をかけているかを正確に案内するようにして，誤った通話を事前に防止しようとするところにある。
また，リングバックトーンで送出される受信者の情報を移動通信端末のユーザーが直接指定できるようにすることで，自分の個性を表現したり，広報することができる通話便利を向上するための移動体通信付加価値サービスの方法を提供することができる。」（２頁２９行ないし３頁２行）エ「図２は，本考案の実施例によるコンバートサーバー（４０）のダイアグラムである。・・・コンバートサーバー（４０）は，伝達されたテキストを文字－音声変換を通して音声データに変換し，ユーザーが選択した上記背景音楽と上記音声データをミキシング（ｍｉｘｉｎｇ）して，最終段階のリングバックトーンデータを生成する。
上記コンバートサーバー（４０）は，・・・ユーザーが入力したテキストを・・・音声データに変換する文字－音声変換エンジン（４１）・・・によって変換された音声データと背景音楽リーダー（４３）が読み込んだ背景音楽をミキシングするミキサー（Ｍｉｘｅｒ，４５）・・・リングバックトーンデータを生成する。・・・」（３頁３１ないし４３行）(3)以上によれば，引用発明２は，通常のリングバックトーン又は背景音楽が送出されるリングバックトーンに替えて，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽がミキシングされたリングバックトーンを用いることにより，前記(2)ウの課題を解決するものであると認められる。

そして，「ミキシング」とは，複数種類の音声データを組み合わせて合成することを意味する語であるが，引用公報２には，背景音楽と音声データ（受信者情報）を「一緒に・・聞かせる」こと，及び「背景音楽」と「音声データ」を「ミキシング」して，「リングバックトーンデータを生成する」ことについて，「背景音楽」と「音声データ」をどのように組み合わせて合成するかについて具体的な記載はない。
３周知技術について
(1)リングバックトーンにつき，特開昭５７－８７６６１号公報（甲３）には，「呼出信号送出手段と，トーキー音送出手段を有し，これ等の信号送出は・・・交互に送出又は重畳して送出する」（特許請求の範囲），「第３図(a)は呼出信号音ＲＢＴ送出のない時間にトーキー音ＴＫＥ送出を行うもので・・・」（２頁右上欄３行～４行），「第３図（b）の場合は発呼加入者に対する呼出信号音はトーキー音のバックグランドとして送出し，トーキー音も連続して送出する」（２頁右上欄１６行～１８行）との記載がある。また，特表平９－５０６２３２号公報（甲４）には「メッセージ再生器１６は再生すべきアナウンスの種類とそれを再生する順序を決める」（２５頁８～９行）との記載がある。
(2)以上によれば，リングバックトーンにおいて，複数の音声データを「組み合わせて合成」する場合に，複数の音声データを同時に重ね合わせる態様に加えて，複数の音声データを順次配列する態様も周知技術であり，いずれを採用するかは，聞く側の聞き取りやすさや受ける印象などを考慮して，必要に応じて当業者において適宜選択可能な設計的事項にすぎないものと認められる。
４容易想到性の判断について
前記１～３に認定したところに照らすと，引用発明１に引用発明２及び周知技術を適用して本願発明の構成に想到することは容易であるといえる。したが

って，審決の判断に誤りはない。
５原告の主張について
(1)原告は，引用発明１と引用発明２とを組み合わせたとしても，本願発明のように，個人情報音源とリングバックトーン共通代替音源とが別々に順に再生されることはなく，本願発明に到達することはできないとか，引用発明２では，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽とが同時に再生されるので，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽との配列の順というものが存在せず，引用発明２において，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽との配列の順に想到することは，当業者にとって容易ではない，などと主張する。しかし，前記３認定のとおり，複数の音声データを「組み合わせて合成」する場合に，複数の音声データを同時に重ね合わせる態様に加えて，複数の音声データを順次配列する態様も周知技術であり，いずれを採用するかは，必要に応じて当業者において適宜選択可能な設計的事項にすぎないものと認められる以上，引用発明１に引用発明２及び上記周知技術を適用して本願発明の構成に想到することは容易であるといえ，原告の上記主張を採用することはできない。
(2)原告は，特開昭５７－８７６６１号公報（甲３）の「トーキー」や，特表平９－５０６２３２号公報（甲４）の「アナウンス」は，引用発明２において，ユーザー情報を提供する音声と背景音楽との配列の順に想到する動機付けとはならない旨主張する。
しかし，前記３認定の周知技術は，リングバックトーンとして用いる複数の音源を種々の順序で配列することに関するものであり，引用発明２と共通する技術分野のものである上に，引用公報２，特開昭５７－８７６６１号公報及び特表平９－５０６２３２号公報に，引用公報２に上記周知技術を適用することや，上記周知技術において着信者に関する情報に対応する音源を採用することを阻害する記載もない。さらに，前記３認定のとおり，複数の音

声データを「組み合わせて合成」する場合に，複数の音声データを同時に重ね合わせる態様に加えて，複数の音声データを順次配列する態様も周知技術であり，いずれを採用するかは，必要に応じて当業者において適宜選択可能な設計的事項にすぎないものと認められる以上，原告の上記主張を採用することはできない。


平成２４年５月３０日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１００２１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年５月１６日
判        決
原              告                    X被              告        特許庁   長官同指定   代理人          柳      田      利      夫
小      谷      一      郎
安      井      寿      儀
石      川      好      文
守      屋      友      宏
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－２４７０８号事件について平成２３年１１月３０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を下記２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，平成１６年８月９日，発明の名称を「真円ロータリーエンジン」とする特許を出願し（乙３。特願２００４－２６８９９７），次の各日付で手続補正書を提出した。以下，出願当初の特許請求の範囲，明細書及び図面を「当初明細書等」と，下記の各手続補正書をその順に従って「手続補正書１」ないし「手続補正書１３」と，これらによる補正を「本件補正」と，本件補正による特許請求の範囲，明細書及び図面を「本件補正明細書等」という。
ア平成１６年１０月５日：手続補正書１（乙４）
イ平成１６年１０月１２日：手続補正書２（乙５）
ウ平成１８年１月２７日：手続補正書３（乙６）
エ平成１８年４月１２日：手続補正書４（乙７）
オ平成１８年８月１４日：手続補正書５（乙８）
カ平成１８年１０月５日：手続補正書６（乙９）
キ平成１９年５月１４日：手続補正書７（乙１１）
ク平成２０年１月３日：手続補正書８（乙１２）
ケ平成２０年１月３日：手続補正書９（乙１３）
コ平成２０年１月３日：手続補正書１０（乙１４）サ平成２１年９月１０日：手続補正書１１（乙１６）シ平成２２年１月１３日：手続補正書１２（乙１８）ス平成２２年１月１５日：手続補正書１３（乙１９）(2)原告は，平成２２年９月２２日付けで拒絶査定を受けたので（乙２３），同年１０月１５日，これに対する不服の審判を請求した（乙２４）。(3)特許庁は，前記請求を不服２０１０－２４７０８号事件として審理し，平成２３年１１月３０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし（乙２），その謄本は，同年１２月２１日，原告に送達された（乙１）。
２本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)当初明細書等に記載の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。【請求項１】ロータ前端部からロータ後端部までの所の弧状をロータ枠の半径とし，ロータ前端部からロータ後端部までをロータ先端部とし，ロータ先端部と吸入弁が等角回転で同方向に回転してロータ先端部が吸入弦部と接っしさせて出来た形とし
た事を特徴とした真円ロータリーエンジン
【請求項２】吸入切り込み部（２６）の半径と吸入切り込み部（３０）の半径と同じくしその間を同じ半径の弧とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項３】ロータと排気弁が等角回転で同方向に回転し，ロータ前端部からロータ後端部の間と排気弦部を接っしさせながら出来た形とした事を特徴とした真円ロ
ータリーエンジン
【請求項４】吸入弁先端部に溝を設けて溝に柔軟シールを設けてその先端に鋼製シールを設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール【請求項５】吸入弁の先端部の溝より間をあけていくらか中心部近くの方に締め付け穴を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール【請求項６】鋼製シールを円側に引張る事を特徴とした真円ロータリーエンジンの
シール
【請求項７】排気弁の先端部に溝を設けて柔軟シールを設けその先端に鋼製シールを設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール【請求項８】排気弁の先端の溝より間を設けていくらか中心部近くの方に締め付け穴を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール【請求項９】排気弁の鋼製シールを内側に引張る事を特徴とした真円ロータリーエ
ンジンのシール
【請求項１０】ロータ先端部に溝を設け，溝に柔軟シールを設けてその先端部に何本かの鋼製シール（６０）・（６１）を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジ
ンのシール
【請求項１１】ロータの先端部の溝より間を設けていくらか中心部の方に締め付け穴を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール【請求項１２】ロータの何本かの鋼製シールを中心側に引張る事を特徴とした真円
ロータリーエンジンのシール
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。以下，順に「本件補正発明１」ないし「本件補正発明１３」といい，併せて「本件補正発明」という。


【請求項１】真円ロータリーエンジンの燃焼室の前室に略半円形の吸入弁室を設け，吸入弁室に接続してロータ枠を設け，吸入弁室に略半円形の吸入弁を設けそしてロータ枠内にロータの１部が接っするロータを入れ，ロータと吸入弁が同方向に等角回転し，吸微出入の先端とロータ後部が同方向に等角回転して接っしながら出来たロータ後部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項２】燃焼室を挟んで吸入弁室の反対側に断面略半円形の排気弁室を設け排気弁室の中に断面略半円形の排気弁を収容し，ロータと排気弁が同方向に等角回転しロータ前部は排微出入の先端と接っしながら同方向に等角回転して出来たロータ前部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項３】前微出入の先端部と吸弦前部が同方向に等角回転して接っしながら出来た吸弦前部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項４】ロータの後微出入の先端部と吸弦後部が同方向に等角回転して接っしながら出来た吸弦後部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項５】吸入弁で吸微出入の反対側に通気部に袖部（２６），（２６Ａ）を設け
る事を特徴とした真円ロータリーエンジン
【請求項６】ロータの前微出入の先端と排気弁の排弦前部が同方向に等角回転して接っしながら出来た排弦前部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項７】ロータの後微出入の先端と排気弁の排弦後部が同方向に等角回転して接しながら出来た排弦後部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項８】排気弁で排微出入の反対側に通気部の所に袖部（２７），（２７Ａ）を
設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジン
【請求項９】燃焼室の反対側で排出口と吸入口の間に断面略半円形の仕切枠を設けその中に断面略半円形の仕切弁を設け，ロータの前微出入と仕切前部が同方向に等角回転しながら出来た仕切前部の形とした事を特徴とした真円ロータリーエンジン【請求項１０】ロータの後微出入と仕切後部が同方向に等角回転して僅かな隙間をもたせながら出来た仕切後部の形とした事を特徴とした請求項９記載の真円ロータ
リーエンジン
【請求項１１】吸入回転弁枠の任意の所に燃焼室の奥の方に混合ガスを送り込む手
段を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジン
【請求項１２】混合ガスと潤滑油を分ける手段とした事を特徴とした請求項１１記
載の真円ロータリーエンジン
【請求項１３】プラグ濡れ防止枠内の中に何個所かに着火前に噴霧状の液料を出す
手段を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジン
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法（以下「法」という。）１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない，②仮に，本件補正が法１７条の２第３項に規定する要件を満たしているとしても，本件補正発明２ないし９，１１及び１３は，明確でなく，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない，③本件補正発明１は，下記アの引用例１に記載の発明（以下「引用発明」という。）及び下記イの引用例２に記載の技術に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のことであるから，同法２９条２項の規定により，特許を受けることができないものである，というものである。
ア引用例１：特開平１０－３１１２２５号公報（乙２６）イ引用例２：特開昭５６－６００２号公報（乙２７）(2)なお，本件審決が認定した引用発明，本件補正発明１と引用発明との一致点及び相違点並びに引用例２に記載の技術（以下「引用例２技術」という。）は，次のとおりである。
ア引用発明：真円回転式ロータリエンジンの燃焼室の前室に略半円形の吸入回転弁収容室を設け，吸入回転弁収容室に接続してロータ収容室の枠を設け，吸入回転弁収容室に略半円形の吸入回転弁を設けそしてロータ収容室の枠内にロータの１部が接っするロータを入れ，ロータと吸入回転弁が同方向に等速回転し，吸入回転弁頂部と接するロータの受圧斜部が回転して接っしながら出来たロータの受圧斜部
の形とした真円回転式ロータリエンジン
イ一致点：真円ロータリーエンジンの燃焼室の前室に略半円形の吸入弁室を設け，吸入弁室に接続してロータ枠を設け，吸入弁室に略半円形の吸入弁を設けそしてロータ枠内にロータの１部が接っするロータを入れ，ロータと吸入弁が同方向に回転し，吸入弁の頂部を構成する部分と接するロータ後部が回転して接っしながら
出来たロータ後部の形とした真円ロータリーエンジン
ウ相違点１：ロータと吸入弁の同方向の回転に関し，本件補正発明１においては，「等角回転」しているのに対し，引用発明においては，「等速回転」している点エ相違点２：吸入弁の頂部を構成する部分とロータ後部との関連に関し，本件補正発明１においては，吸入弁の頂部を構成する部分が「吸微出入の先端」であり，「吸微出入の先端とロータ後部が同方向に等角回転して」いるのに対し，引用発明においては，吸入弁の頂部を構成する部分が「吸入回転弁頂部」であり，「吸入回転弁頂部と接するロータの受圧斜部（本件補正発明１の「ロータ後部」に相当する。）
が回転して」いる点
オ引用例２技術：回転内燃機関において，気密性を良くするために，多角形状ピストン頂部に嵌装された，バネを有した頂点シールを嵌装した嵌装部材を回動自在とする技術（本件補正発明の用語を用いると，「ロータリーエンジンにおいて，気密性を良くするために，エンジンの回動部材の微出入の先端を回動する技術」）
４取消事由
(1)新規事項の追加に係る判断の誤り（取消事由１）(2)明確性の要件に係る判断の誤り（取消事由２）(3)容易想到性に係る判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（新規事項の追加に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕


(1)本件審決は，本件補正が当初明細書等に記載されていない事項（新規事項）を追加する手続補正を含むことが明らかである旨を説示する。(2)しかしながら，法１７条の２第３項は，「第１項の規定により明細書又は図面について補正をするときは，…願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と定めている（新規事項追加の禁止）ところ，ここにいう「規定」に該当するのは，同条第１項の「特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし，第５０条の規定による通知を受けた後は，次に掲げる場合に限り，補正をすることができる。」との文言のうち，ただし書の「第５０条の規定」しかない。したがって，同条第３項の新規事項の追加の禁止は，「第５０条の規定による通知」（拒絶査定通知）を受けた後にのみ妥当するものと解される。
そして，拒絶査定通知は，平成２２年３月２３日付けである一方，本件補正の最後のもの（手続補正書１３）は，それに先立つ同年１月１５日に提出されているから，原告は，拒絶査定通知前の本件補正において任意の補正が可能であると解される。
(3)よって，本件補正が新規事項追加の禁止に該当するとした本件審決の判断は誤りであり，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)本件審決は，法１７条の２第３項の規定に照らすと本件補正が認められないとしたものであるところ，拒絶理由通知が届く前後の手続補正書の提出時期によって，補正の内容の制限の度合いが異なるものの，当初明細書等に記載した事項の範囲外となる新規事項を追加して手続補正書により手続補正をすることは，当該手続補正書の提出時期には関係なく，全て法１７条の２第３項の規定に違反するものであり，拒絶理由通知書が届く前に提出した手続補正書であるからといって，任意の内容の手続補正が可能であるものではない。
(2)本件審決の対象となるのは，次のとおりである（本件補正明細書等）。
ア特許請求の範囲
手続補正書１２（乙１８）により補正された請求項１ないし１３（前記第２の２(2)と同じ）
イ明細書（別紙「本件補正明細書の発明の詳細な説明」参照）手続補正書１０（乙１４）により補正された【発明の名称】，【０００１】ないし【０００３】，【０００６】ないし【００３１】，【００３３】及び【００３４】，手続補正書１１（乙１６）により補正された【０００４】及び【０００５】並びに手続補正書１３（乙１９）により補正された【００３２】，【００３５】及び【００３６】
ウ図面
手続補正書８（乙１２）により補正された図１ないし６，手続補正書１１（乙１６）により追加された図７並びに手続補正書１３（乙１９）により追加された図８
ないし１０
(3)本件では，例えば，本件補正に係る請求項１及び５の「吸微出入」，同２及び８の「排微出入」，同５及び８の「通気部」，同５の「袖部（２６），（２６Ａ）」，同８の「袖部（２７），（２７Ａ）」，同３，６及び９の「前微出入」，同４，７及び１０の「後微出入」，同１１の「混合ガスを送り込む手段」並びに同１３の「プラグ濡れ防止枠」（以上につき，いずれも手続補正書１２（乙１８）参照）のほか，新たに盛り込まれた各部材などを追加する図７ないし９（図７につき手続補正書１１（乙１６），図８及び９につき手続補正書１３（乙１９）参照）についての手続補正は，いずれも当初明細書等（乙３）に記載されていたとは認められず，かつ，当初明細書等の記載から自明であったとも認められない。
(4)よって，原告の主張は，失当である。
２取消事由２（明確性の要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，本件補正発明２ないし９，１１及び１３が，前の請求項を引用しない独立請求項となっているため，これらの各請求項に記載中の「真円ロータリーエンジン」がどのような構造を有しているのか不明確であって，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない旨を説示する。(2)しかしながら，本件補正発明は，特定発明であるので，特許法３６条６項２号ではなく，平成１５年法律第４７号による改正前の特許法３７条（以下「特許法旧３７条」という。）３項及び４項に当たる。そして，本件補正明細書等には，本件補正発明２ないし９，１１及び１３が図示されており，これによって特許請求をしているから，請求項の引用も可能であり，特許法３６条６項２号の要件を満たすものというべきである。
(3)よって，本件補正発明が明確性の要件を満たさないとした本件審決は，誤りであり，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
特許法旧３７条は，１の願書で特許出願できる２以上の発明について規定したものであり，本件審決で判断を示した特許法３６条６項２号の規定による要件，すなわち特許請求の範囲の記載における特許を受けようとする発明の明確性の要件とは関係がない。
また，特許法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載が適合すべき事項として「特許を受ける発明が明確であること」を規定したものであり，これによれば，特許出願の願書に添付される特許請求の範囲の記載には，特許を受ける発明を明確に記載することが求められるのであって，図面が存在するからといって，直ちに同号の要件が満たされることにはならない。
よって，原告の主張は，失当である。
３取消事由３（容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，当業者が引用発明及び引用例２技術に基づき本件補正発明１を容易に想到できた旨を説示する。
(2)しかしながら，特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が他の特許出願の特許公報（特許掲載公報）の明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であるときは，その発明については同法２９条１項の規定にかかわらず，特許を受けない旨を定め（新規事項が必要），併せて，他の発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明を除く旨（かっこ書）のほか，当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者であるときは，この限りではない旨（ただし書）を定めている。そして，引用例１の特許出願人は，原告であるから，本件補正発明の特許出願に当たって新規事項が必要ではない。


したがって，本件出願については，却下の規定は受けない。(3)特許法２９条２項は，「その発明の属する技術の分野」における発明を出願に係る発明と対比する旨を規定しているところ，真円ロータリーエンジンに関する本件補正発明とピストンエンジンに関する引用例２とでは，発明の属する属が異なり，技術分野が異なる。また，引用例２には，そこに記載の技術事項が真円ロータリーエンジンに使用可能とは書かれていないし，真円ロータリーエンジンに関する図もない。したがって，引用例２は，引用例に当たらず，同項に該当しない。また，本件補正明細書等に図示した微出入を設けた微回転は，特願２００６－２４２１４２号（乙２８）として別途出願されている。本件では，この点について特許請求していないから，引用例２が本件出願を妨げる原因とされる理由はない。(4)よって，当業者が本件補正発明を容易に想到できたとする本件審決は，誤りであり，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)特許法２９条２項は，特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載されるなどした発明に基づいて容易に発明をすることができた場合には，特許を受けることができない旨を規定している。
他方，特許法２９条の２は，先願の特許掲載公報の発行又は出願公開前に出願された後願であっても，その発明が先願の明細書又は図面に記載された発明と同一である場合には，特許掲載公報の発行又は出願公開をしても新しい技術を何ら公開するものではないため，このような後願の発明に特許を付与しないことを趣旨とするものであり，その対象となる先願は，本願の出願日に前日以前に出願された特許出願であって，本件出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされたものである。(2)引用例１は，本件出願日（平成１６年８月９日）よりも前の平成１０年１１月２４日に出願公開されたものであり，本願の出願前に日本国内において頒布された刊行物に該当する。すなわち，引用例１と本件出願とは，特許法２９条の２で規定される先願と後願との関係にはなく，引用例１に基づいて本件出願について特許法２９条の２が適用される余地はないから，同条のかっこ書及びただし書の規定を考慮する必要はない。
そして，引用発明は，本件補正発明と同じ「真円ロータリーエンジン」に関する発明である。
(3)引用例２は，「回転機関，回転内燃機関の機密装置」という名称の発明に関するものであり，そこに記載の引用例２技術は，「ロータリーエンジンのシール」という，引用発明とも本件補正発明とも同じ技術分野に属するものである。そして，本件審決は，引用例２から「微出入を設けた微回転」の点ではなく，「回転内燃機関において，気密性を良くするために，多角形状ピストン頂部に嵌装された，バネを有した頂点シールを嵌装した嵌装部材を回動自在とする技術」を認定したものであって，これを本件補正発明における用語を用いて記載すると，「ロータリーエンジンにおいて，気密性を良くするために，エンジンの回動部材の微出入の先端を回動する技術」となるものである。
また，特願２００６－２４２１４２号（乙２８）は，本件審決における特許法２９条２項の要件の判断とは関係がない。
(4)よって，原告の主張は，いずれも失当である。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（新規事項の追加に係る判断の誤り）について
(1)当初明細書等の記載について
当初明細書等に記載の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(1)に記載のとおりであるが，当初明細書等の発明の詳細な説明には，おおむね次の記載がある。ア原告が以前に出願した特願平９－１７６２６２と特願平９－１７６２６１は，ロータの先端部が丸みを帯びているため，吸入弦部及び排気弦部と，ロータ先端部とが，等角回転で同方向に接しながら回転していたが，本件出願に係る発明は，ロータの先端部が変わったので吸入弦部と排気弦部が変わったことに関するものである（【０００１】～【０００３】）。
イ本発明が解決しようとする課題及び効果は，ロータの先端部が弧状で両側が角形なので，吸入弦部及び排気弦部が当たったり離れたりすることで，吸入弁とロータとの間及び排気弁とロータとの間からの混合ガス及び燃焼ガスが漏れないようにすることである（【０００４】～【０００８】【００１５】【００１６】）。ウロータと吸入弁又は排気弁が等角回転で同方向に回転し，ロータ前端部からロータ後端部の間がロータ枠の半径の弧状で両端が角状なので，始めにロータ前端部と吸入弦部又は排気弦部が接し，回転が進むにつれてロータ弧状と吸入最短半径２０又は排気最短半径４から，吸入最短半径２１又は排気最短半径５の間と接し，次にロータ後端部と吸入弦部又は排気弦部が回転しながら接しさせた排気弦部の形とする。切込み半径２９，切込み半径３０及びその途中の半径は，吸入弁の芯から同じくする（【０００９】～【００１１】【００１７】～【００１９】）。エ吸入弁及び排気弁に溝を設け，溝に耐熱性のゴムを設けてその先端に真鍮のシールを設け，溝より中心部の方に締付け穴を設け，真鍮に固着した何本かのワイヤーをゴムと吸気弁体及び排気弁体を通して締付け穴まで通してワイヤーの先端にボルトを固着してナットにより締め付けてボルトとナットを接着剤により固めるか，又は締付け穴にセメント若しくは耐熱性の樹脂を入れて固める。ロータ先端部に溝を設けて溝の中に耐熱性のゴムを入れて溝より中心部の一方に間を設けて締付け穴を設け，ゴムの先端部に２本の真鍮を設けて真鍮に何本かのワイヤーを固着して，ワイヤーでゴムとロータ本体を通して締付け穴まで通してワイヤーの先端をボルト状にしてナットにより締め付けて接着剤により固めるか，又は締付け穴にセメント若しくは耐熱性の樹脂を入れて固める（【００１２】～【００１４】【００２０】～【００２３】）。
オ前記ウの形で，吸入弁及び排気弁のシール部と本体との間の境目と，ロータの先端部とが引っかからないようにする（【００２３】【００２７】）。カ以上の記載のほかに，当初明細書等には，真円ロータリーエンジンの全体図（図１），吸入弁の全体図（図２），排気弁の全体図（図３）及びロータの全体図（図４）が掲載されている。
(2)新規事項の追加の有無について


ア法１７条の２第１項は，「特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし，第５０条の規定による通知を受けた後は，次に掲げる場合に限り，補正をすることができる。」と規定して，拒絶理由通知を受けた後の補正ができる時期について，指定された期間又は拒絶査定不服審判の請求と同時に限定している。また，同条第３項は，「第１項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をするときは，誤訳訂正書を提出してする場合を除き，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した範囲内においてしなければならない。」と規定しているが，同条第１項ただし書は，上記のとおり，拒絶理由通知を受けた後の補正ができる時期を限定しているにとどまるから，ここで「第１項の規定」とは，同条第１項の本文及びただし書の全てを包含していることが文言上明らかであり，同条第３項の規律が同条第１項ただし書に限定して適用されると解すべき理由はない。
したがって，特許出願人は，拒絶理由通知を受ける前後を通じて，常に補正に当たって法１７条の２第３項の規律を受け，誤訳訂正書を提出してする場合を除き，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしなければならないというべきである（新規事項追加の禁止）。以上に反する法１７条の２に関する原告の主張は，独自の見解であって，到底採用できない。
イこれを本件についてみると，本件補正発明は，前記第２の２(2)に記載のとおりであり，本件補正明細書等の発明の詳細な説明の記載は，別紙のとおりであるが，例えば本件補正発明に見られる「吸微出入」（請求項１及び５），「排微出入」（請求項２及び８），「通気部」（請求項５及び８），「袖部」（請求項５及び８），「前微出入」（請求項３，６及び９），「後微出入」（請求項４，７及び１０），「混合ガスを送り込む手段」（請求項１１）及び「プラグ濡れ防止枠」（請求項１３）や，これらの構成に関して図示する本件補正により追加された本件補正明細書等の図７ないし９は，いずれも前記(1)に記載の当初明細書等には記載がなく，本件出願日当時の技術常識に照らしても，これらが当初明細書等に記載されているも同然であるとは認められない。
(3)小括
以上によれば，本件補正は，当初明細書等に記載した範囲内においてしたものとは認められず，法１７条の２第３項に違反してされたものであることが明らかである。
よって，これと判断を同じくする本件審決に誤りはない。２取消事由２（明確性の要件に係る判断の誤り）について(1)本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３の明確性について前記のとおり，本件補正は，法１７条の２第３項に違反してされたものであるから，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求には理由がないが，事案に鑑み，以下においてその余の点についても判断することとする。本件審決は，本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３が前の請求項を引用していないため，これらの請求項に記載された「真円ロータリーエンジン」がどのような構造を有しているか不明確である旨を説示している。そこで検討すると，本件出願日当時の技術常識によれば，「真円ロータリーエンジン」とは，「吸入弁，排気弁，点火プラグ，ロータ室及びその内壁に接するロータを備え，ロータ室内でロータが回転することにより吸入弁からロータ室内に吸入された混合気を圧縮し，点火プラグによる点火により爆発させ，排気弁から排気させる工程を繰り返すことで動力を得るいわゆる「ロータリーエンジン」のうち，ロータ室の形状が繭型ではなく真円であるもの」を指すものと解されるが，それ以上に，何らかの特定の構成を備えており，あるいは上記の各構成が特定の形状に限定されていることを積極的に意味するものとは認められない。以上の本件出願日当時の技術常識から明らかとされる真円ロータリーエンジンを前提として本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３に記載をみると，そこに記載の「真円ロータリーエンジン」は，それぞれ燃焼室，排気弁室及び排微出入（請求項２），前微出入及び吸弦前部（請求項３），後微出入及び吸弦後部（請求項４），吸微出入，通気部及び袖部（請求項５），前微出入及び排弦前部（請求項６），後微出入及び排弦後部（請求項７），排微出入，通気部及び袖部（請求項８），燃焼室及び前微出入（請求項９），吸入回転弁枠，燃焼室及び混合ガスを送り込む手段（請求項１１）並びにプラグ濡れ防止枠（請求項１３）との構成が，何らかの基本的な構成に付加されたものと理解できる。そして，これらの付加された構成の意義は，一義的に明らかではないから，本件補正明細書等の発明の詳細な説明及び図面を参酌すると，これらの構成は，いずれも本件補正発明１という特定の構成を備えた「真円ロータリーエンジン」を前提としたうえで，これに付加された構成であることが明らかであって，本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３が請求項１を引用していない以上，単に本件出願日当時の技術常識から明らかとされる，上記認定の，ロータ室の形状が繭型ではなく真円であるもの以上に，何らかの特定の構成を備えており，あるいはエンジン内部の各構成が特定の形状に限定されていることを積極的に意味するものとは認められない真円ロータリーエンジンにそのまま適用できるものではない。
したがって，本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３において「真円ロータリーエンジン」に付加される各構成は，これらの請求項が請求項１を引用していない以上，それ自体では意義が明らかであるとはいえず，本件出願日当時の技術常識から明らかとされる上記真円ロータリーエンジンにそのような構成を適用することもできないから，本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３は，いずれも，そこに記載の発明が明確ではないというほかない。
(2)原告の主張について
以上に対して，原告は，本件補正発明には特許法旧３７条３項及び４項が適用されるから，明確である旨を主張する。
しかしながら，特許法旧３７条は，特定の関係にある２以上の発明を１の願書で出願できる要件を定めたものであって，特定の請求項の明確性とは関係がない。よって，原告の上記主張は，失当であって，採用できない。
(3)小括
以上によれば，本件補正発明の請求項２ないし９，１１及び１３は，そこに記載の発明が明確ではないから，特許法３６条６項３号に違反するものというほかない。よって，これと判断を同じくする本件審決に誤りはない。３取消事由３（容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)相違点１の容易想到性について
ア本件審決が認定した引用発明並びに本件補正発明１と引用発明との一致点及び相違点１は，前記第２の３(2)に記載のとおりであり，この点について当事者間に争いはない。


そして，相違点１についてみると，引用発明と本件補正発明とでは，ロータ，吸入弁（吸入回転弁）及び排気弁（排気回転弁）がいずれも同調して回転することによって吸入・圧縮・爆発・排気という一連の工程を形成する点について相違はないのであるから，ロータ及び吸入弁の同方向の回転について，これを「等速回転」とするか「等角回転」とするかは，当業者の設計的事項であるにとどまる。したがって，当業者は，本件補正発明１の相違点１に係る構成を容易に想到することができたものいうべきである。
イ以上に対して，原告は，引用例１の出願人が原告であるから特許法２９条の２により本件補正発明の特許出願に当たって新規事項が必要ではない旨を主張する。しかしながら，特許法２９条２項は，「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたとき」には出願に係る発明が特許を受けることができない旨を規定しており，引用例１は，本件出願日に先立つ平成１０年１１月２４日に公開されているものであるから，同条１項３号の「特許出願前に日本国内…において頒布された刊行物に記載された発明」というほかない。他方，同法２９条の２は，「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願…であって当該特許出願後に第６６条３項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報…の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲…又は図面に記載された発明…と同一であるときは，その発明については，前条第１項の規定にかかわらず，特許を受けることができない。」と規定しているところ，引用例１は，本件出願日前に特許出願及び特許公報の発行がされたものであって，本件出願後に特許公報の発行がされたものではないから，本件においては，同条の適用は問題とならない。よって，原告の上記主張は，失当であって，採用できない。
(2)相違点２の容易想到性について
ア引用例２に記載の技術について
引用例２は，「回転機関，回転内燃機関の気密装置」という名称の発明に係る公開特許公報であり，そこには，回転内燃機関（第１図）において，多角形状ピストンがセンターケージングの内壁に接着する部分，すなわち多角形状ピストン頂部にバネを有した頂点シールを嵌装してその部分が回動自在とすることで，多角形状ピストン頂部がセンターケージング内で形成する空間の気密性を高める技術が記載されている。
そして，引用例２にいう「回転内燃機関」は，ロータリーエンジンにほかならないから，引用例２には，本件補正発明の認定するとおり，「ロータリーエンジンにおいて，気密性を良くするために，エンジンの回動部材の微出入の先端を回動する技術」が記載されているものと優に認められ，本件審決による引用例２技術の認定に誤りはない。
イ原告の主張について
以上に対して，原告は，引用例２がピストンエンジンに関するものであって，本件補正発明とは技術分野が異なる旨を主張する。
しかしながら，前記アに認定のとおり，引用例２は，ロータリーエンジンにつき，「ロータ」に相応する「多角形状ピストン」が「ロータ室」に相応する「センターケージング」の内壁に接する部分に関する技術について記載していることが明らかであるから，原告の上記主張は，その前提を欠き，採用できない。また，原告は，本件補正明細書等に図示した微出入を設けた微回転に関する発明が原告により別途出願されているから引用例２を本件出願の容易想到性の判断に用いることができない旨を主張するもののようである。
しかしながら，原告が上記発明を別途出願していることと引用例２技術の認定及びこれに基づく本件補正発明の容易想到性の判断は，別個の問題であるから，原告の上記主張は，失当であって，採用できない。
ウ本件審決の判断について
ロータリーエンジンにおいて，ロータが回転しながらロータ室内で形成する空間について気密性が確保されなければならないことは，周知のことであるから，当業者は，上記空間の気密性を確保するため，引用発明の回転部材の１つであるロータがハウジングの内壁に接する受圧頂部のほか，回転部材の１つである吸入回転弁あるいは排気回転弁がロータの受圧斜部に接する吸入回転弁頂部あるいは排気回転部頂部について，それぞれ技術分野を同じくする引用例２技術を採用する動機付けがあるというべきである。したがって，引用例１及び２に接した当業者は，本件審決の認定する相違点２についても，引用発明の「吸入回転弁頂部」を本件補正発明にいう「吸微出入の先端」に置換し，もって本件補正発明１の相違点２に係る構成のうち，当該部分を採用することを容易に想到することができたものというべきである。
そして，相違点１に係る構成（前記(1)ア）に加えて，ロータが回転しながらロータ室内で気密性が確保された空間を形成するロータリーエンジンにおいて，本件補正発明にいう吸微出入の先端とロータ後部とを同方向に回転させることは，いずれも当業者の設計的事項にすぎない。
したがって，当業者は，引用発明及び引用例２技術に基づき，本件補正発明１の相違点２に係る構成を容易に想到することができたものというべきである。
(3)小括
以上によれば，当業者は，引用発明及び引用例２技術に基づき，本件補正発明１を容易に想到することができたものというべきであって，これと判断を同じくする本件審決の判断に誤りはない。
４結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          滝      澤      孝      臣裁判官          井      上      泰      人裁判官          荒      井      章      光
別紙
本件補正明細書の発明の詳細な説明
【技術分野】
【０００１】本発明は，特願平９－１７６２６２と特願平９－１７６２６１のロータの先端部が変ったので吸弦前部及び吸弦堺部及び吸弦後部及び排弦前部及び排弦堺部及び排弦後部が変りそしてロータ前部とロータ後部が変った事に関するものでありそして仕切弁も変った事に関するものである。
【背景技術】
【０００２】私は，以前に出願したものであるが特願平９－１７６２６２と特願平９－１７６２６１のロータの先端部が丸みおびて角が無いため吸入弦部とロータ先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来た形である。【０００３】ロータ先端部が丸みおびて角がないため排気弦部とロータ先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来た形である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】


【０００４】吸弦前部とロータ先端部の前微出入の隙間を無す吸弦後部と後微出入の隙間を無す排弦前部と前微出入の隙間を無す    排弦後部と後微出入の隙間を無すロータ後部と吸微出入の隙間を無す，ロータ前部と排微出入の隙間を無す。ロータと吸入弁が各各同方向に回転しながら常に接っするようにする。１定の所で混合ガスを通す。ロータと排気弁が同方向に回転しながら接っするようにする。１定の所で燃焼ガスを通す。仕切前角とロータのロータ前部の隙間を無くす。前微出入と仕切前部の隙間を無くす。ロータ先端部５４と仕弦堺部１３Ｂの隙間を無くす。仕切後部１３とロータの後微出入の隙間を無くす。仕切後角３Ｂとロータ後部の隙を無す。それと燃焼室の奥の方まで混合ガスを入れることそれからロータが真円回転するのでプラグを潤滑油で濡らさないようにする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】ロータ枠内にロータを収容しロータは略長円形で１方をロータ枠に接っしさせロータ枠の１方に燃焼室を設け燃焼室の前部に断面略半円形の吸入弁室を設けて中に弧の部分を接っしさせて断面略半円形の吸入弁を収容し，燃焼室の後部に断面略半円形の排気弁室を設けて中に断面略半円形で弧の部分を接っしさせて排気弁を収容し，ロータ及び吸入弁及び排気弁に直結した回転軸を各各の枠外へ出して同等のギヤを設けてロータに直結したギヤと吸入弁に直結したギヤの間に１個ギヤを介して噛み合わせる。ロータに直結したギヤと排気弁に直結したギヤの間にギヤを１個介して噛み合わせる。そして仕切弁にも直結した回転軸を仕切側枠外へ出してロータに直結したギヤと同等のギヤを設けて間にギヤを１個介して各各噛み合わせる。そして混合ガスを燃焼室の奥の方まで入れるには奥導入口下１２４を奥導入口上１２３奥導入口１０１を挟んでいくらか下の方を出すそして燃焼室への途中に１旦下け壁を設けて又は曲げて壁又は通路壁に混合ガスといっしょうの潤滑油を当てて混合ガスと潤滑油を分離する。そして燃焼室直前に放出口を上向にする。着火前に噴霧状の燃料を出す手段としてはディーゼルエンジンに使用ロータ枠の１方に燃焼室を設け燃焼室の前部に断面略半円形の吸入弁室を設けて中に弧の部分を接っしさせて断面略半円形の吸入弁を収容し，燃焼室の後部に断面略半円形の排気弁室を設けて中に断面略半円形で弧の部分を接っしさせて排気弁を収容し，ロータ及び吸入弁及び排気弁に直結した回転軸を各各の枠外へ出して同等のギヤを設けてロータに直結したギヤと吸入弁に直結したギヤの間に１個ギヤを介して噛み合わせる。ロータに直結したギヤと排気弁に直結したギヤの間にギヤを１個介して噛み合わせる。そして仕切弁にも直結した回転軸を仕切側枠外へ出してロータに直結したギヤと同等のギヤを設けて間にギヤを１個介して各各噛み合わせる。そして混合ガスを燃焼室の奥の方まで入れるには奥導入口下１２４を奥導入口上１２３奥導入口１０１を挟んでいくらか下の方を出すそして燃焼室への途中に１旦下け壁を設けて又は曲げて壁又は通路壁に混合ガスといっしょうの潤滑油を当てて混合ガスと潤滑油を分離する。そして燃焼室直前に放出口を上向にする。着火前に噴霧状の燃料を出す手段としてはディーゼルエンジンに使用する燃料ポンプと噴霧合せを使用すれば良いと思う。噴霧の方向はプラグの方にする。
【０００６】ロータ後部と吸微出入の先端部が同方向に等角回転し接っしながら出来たロータ後部の形より極微外側に出す事により吸微出入が僅かに凹む。【０００７】ロータ前部と排微出入の先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来たロータ前部形より極微外側に出す事により排微出入が僅かに凹む。【０００８】吸弦前部と前微出入の先端部そして吸弦後部と後微出入のの先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来た吸弦前部及び吸弦後部の形より極微外側に出す事により前微出入及び後微出入が僅かに凹む，吸弦堺部２４はロータ先端部と接っしさせロータ先端角は２８は吸弦堺角２８Ａと同じくし真円の１部とする。【０００９】吸入弁の吸微出入の反対側の角部に両端に袖部を残して中程を切り取る。
【００１０】排気弁で排弦前部とロータの前微出入の先端部そして排弦後部とロータの後微出入の先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来た排弦前部及び排弦後部の形より極微外側に出す事により前微出入と後微出入が僅かに凹む。排気弁先端角２８Ｂの角度はロータ先端角２８と同じくこの部分は真円の１部とする，排気弁先端角２８Ｂに当たる排弦堺部の所はロータ先端部と接っしさせる。【００１１】排気弁で排微出入の反対の角に両端に袖部を残して中程は切り取る。切り取った部分に燃焼ガスを通す。
【００１２】燃焼室の反対側にロータ枠に結続して断面略半円形の仕切枠を設けて仕切枠の中に断面略半円形の仕切弁３を設け仕切枠の上手に排出口を設け仕切枠の下手に吸入口を設け，ロータ真円部１０Ａと仕切弧部１４は回転しながら接っしさせ，ロータ前部８と仕切前角３Ａが同方向に等角回転して接っしながら又は極微の隙間をもたせながら出来たロータ前部の形としそして前微出入５３と仕切前部１３Ａそしてロータ先端部５４と仕弦堺部１３Ｂそして後微出入６３と仕切後部１３そしてロータ後部１６と仕切後角３Ｂが同方向に等角回転して接っしながら又は極微の隙間をもたせながら出来た仕切前部１３Ａ又は仕切後部１３又はロータ後部１６の形とする。ロータ先端部は真円部の１部で仕弦堺部１３Ｂも真円部の１部であるから接っしながら回転出来る。
【発明の効果】
【００１３】ロータと吸入弁の間から混合ガス及び燃焼ガスが漏れないそしてロータと排気弁の間から混合ガス及び燃焼ガスが漏れない。排気弁とロータそして吸入弁とロータが常に接っしているので１個所だけ擦り減るという事は無い，そして仕切弁とロータが接っしながら又は極微の隙間をもたせながら同方向に回転する事により燃焼ガスが吸入側へ流れ込まない。
【発明を実施するための最良の形態】


【００１４】排気弁の排微出入の奥はひっかけ付でバネで押しその排微出入８１の先端部とロータ前部８が同方向に等角回転し接っしながら出来たロータ前部８の形より，０．５ｍｍ位外側に出す。
【００１５】吸入弁の吸微出入の奥はひっかけ付でバネで押しその吸微出入７１の先端部とロータ後部１６が同方向に等角回転し接っしながら出来たロータ後部１６の形より０．５ｍｍ位外側に出す。
【００１６】ロータの前微出入５３及び後微出入の奥はひっかかり付でバネで押し，前微出入５３の先端部と吸弦前部３０は同方向に等角回転して接っしながら出来た吸弦前部３０の形より０．５ｍｍ位い外側に出す．吸弦堺部２４に近くなる程出を０にする。
【００１７】吸弦後部１９とロータの後微出入６３の先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来た吸弦後部の形より０．５ｍｍ位い外側に出す。しかし吸弦堺部２４の近くになる程出を少なくし吸弦堺部と吸弦後部の堺い目は出を０にする【００１８】吸微出入の反対側の角の所に吸入弁とロータが接っしていても混合ガスを通すため吸入弁の両端の袖部を残して中程を切り取る。【００１９】排弦前部６とロータの前微出入５３の先端部が同方向に等角回転して接っしながら出来た排弦前部６の形より０．５ｍｍ位外側に出す。排弦堺部２の所に近ずくにつれて出を少なくし排弦前部と排弦堺部の堺い目の出を０にする。排弦堺部２の排弦堺角２８Ｂはロータ先端角２８と同じ角度とする。排弦堺部は真円の１部とする。排弦堺部とロータの先端部を接っしさせる。【００２０】排弦後部３３とロータの後微出入６３の先端部が同方向に等角回転して接っしなが出来た排弦後部３３の形より０．５ｍｍ位外側に出す。排弦堺部２と排弦後部の堺い目は出を０にするが排弦堺部から離れるにつれてしだいに排弦後部の出を０．５ｍｍ位にする。排弦堺部と排弦後部の堺い目から５ｍｍから１ｃｍ位排弦後部に入た所から排弦後部の出を０．５ｍ位いたする。【００２１】排気弁の排微出入８１と反対側の角の所の両端の袖部２７．２７Ａを残して中程は切り取る。
【００２２】燃焼室１で回転軸を挟んで反対側に断面略半円形の仕切枠を設け中に断面略半円形の仕切弁３を収容し，ロータに直結した回転軸をロータ側枠外へ出し仕切弁３に直結した回転軸を仕切側枠外へ出してロータ側枠外へ出した回転軸と同等のギヤを設けて間にギヤを１個介して各各噛み合わせロータの前微出入５３の先端と仕切前部１３Ａが同方向に等角回転して極微の隙間をもたせながら出来た仕切前部１３Ａの形としロータ先端部５４と仕弦堺部１３Ｂは真円の１部としロータ先端角２８と仕弦堺角１２は同角である。ロータの後微出入６３と仕切後部は同方向に等角回転して極微の隙間をもたせながら出来た仕切後部の形とする。仕切枠４の上手側に排出口１１を設け仕切枠４の下手側に吸入口１５を設ける。
【実施例】
【００２３】奥の方にひっかかり付とバネ７３で押された吸微出入７１の先端部とロータ後部１６が同方向に等角回転して接っしながら出来た形より極微外側に出す，前記接っしながら出来た形は吸微出入が奥のひっかかりにひっかかって止まる吸微出入の出でもって接っしながら描いた形とする。
【００２４】奥の方にひっかかり付とバネ８３で押された排微出入８１の先端部とロータ前部８が同方向に等角回転して接っしながら出来た形より極微外側に出す，前記接っしながら出来た形は排微出入が奥のひっかかりにひっかかって止まるところの排微出入の先端部とロータ前部が同方向に等角回転しながら接っしさせた形とする。
【００２５】前微出入５３の奥及び後微出入６３の奥の方にひっかかり付でバネ５６６５で押し前微出入５３がひっかかりにひっかかって止まる所の前微出入５３の先端部と吸弦前部３０が同方向に等角回転し接っしながら出来た吸弦前部の形より極微外側に出す。吸弦堺部２４に近ずくにつれてしだいに出を０にする。【００２６】吸弦堺角２８Ａは，ロータ先端角２８と同じくする。吸弦堺部２４は真円の１部としロータ先端部と接っしさせる。
【００２７】後微出入６３が奥のひっかかりにひっかかって出が止まる所の後微出入６３の先端部と吸弦後部１９が同方向に等角回転して接っしながら出来た吸弦後部の形より極微外側に出し吸弦堺部２４と後微出入の堺い目は出を０にするが堺い目より吸弦後部に５ｍｍ位から１０ｍｍ位移るまではしだいに出を大きくしそれから出を０．５ｍｍ位いとする。
【００２８】吸微出入７１の反対側の角に両端に袖部２６．２６Ａを残して中程を切り取って通気部３５とする。
【００２９】前微出入５３の奥の方のひっかかりがひっかかって出が止まる所の前微出入５３の先端部と排弦前部６が同方向に等角回転して接っしながら出来た排弦前部の形より極微外側に出す。排弦前部６と排弦堺部２の堺い目より排弦前部の方に５ｍｍ位から１０ｍｍ位移った所からしだいに出を小さくし排弦前部と排弦堺部の堺い目の出は０にする。
【００３０】排弦堺角２８Ｂとロータ先端角２８は同角とする。排弦堺部２は真円の１部としロータ先端部と接っしさせる。
【００３１】後微出入６３は，奥の方のひっかかりにひっかかって出止まり後微出入６３の先端部と排弦後部３３が同方向に等角回転して接っしながら出来た排弦後部の形より極微外側に出す。排弦堺部２と排弦後部３３の堺い目の出を０とし堺い目より５ｍｍ位から１０ｍｍ位排弦後部に入った所までしだいに出と大きくそれから出を０．５ｍｍ位い出す。


主          文
原判決を破棄する。
被上告人の請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理          由
上告代理人網野友康ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１本件は，被上告人が有する後記商標登録につき，上告人が，商標法５０条１項に基づき，指定役務のうち第３５類に属する「広告，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，広告用具の貸与」（以下「本件対象役務」という。）についての不使用を理由に，本件対象役務に係る商標登録の取消しの審判を請求したところ，特許庁が本件対象役務に係る商標登録を取り消すべき旨の審決をしたことから，被上告人が同審決の取消しを求める事案である。
被上告人は，本件対象役務のうち，「商品の販売に関する情報の提供」（以下「本件指定役務」という。）についての登録商標の使用をしていると主張して争っている。
２原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)被上告人は，ゲームソフトの企画，制作，販売等を業とする株式会社であり，別紙商標登録目録記載１の構成から成る標章につき，指定役務を商標法施行令別表第１（平成１３年政令第２６５号による改正前のもの。以下「政令別表」という。）第３５類及び第４１類の区分に属する同目録記載２のとおりとする登録第４５４８２９７号の登録商標（平成１３年１月２２日商標登録出願，平成１４年３月１日商標権の設定の登録。以下，この登録商標を「本件商標」といい，その商標登録を「本件商標登録」という。）の商標権者である。
(2)被上告人は，自社のウェブサイトにおいて，自社が開発したゲームソフトを紹介するのに併せて，本件商標を表示して，平成１６年１０月１２日，自社が開発に携わりＡが販売するゲームソフトにつき，その発売日，プレイヤー人数，価格等を表示し，また，平成１７年１月２３日，自社が開発したゲームソフトに用いられた楽曲を収録したＢの販売する音楽ＣＤにつき，その内容，仕様，価格，発売日，購入方法等を表示した（以下，これらの商品を「本件各商品」といい，これらの表示行為を「本件各行為」という。）。利用者は，上記ウェブサイトを介して，本件各商品を販売する上記の各会社のウェブサイトを閲覧し，同ウェブサイトにおいて本件各商品を購入することができるようになっていた。(3)上告人は，平成１９年３月１５日，商標法５０条１項に基づき，本件対象役務に係る本件商標登録を取り消すことについて審判を請求し，同年４月４日にその旨の予告登録がされた。
上記審判の請求につき，特許庁において，取消２００７－３００３０３号事件として審理された結果，平成２０年９月２６日，上記予告登録前３年以内に日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件対象役務のいずれかについての本件商標の使用をしていたことは証明されておらず，その使用をしていないことについて正当な理由があることが明らかにされていないとして，本件対象役務に係る本件商標登録を取り消すべき旨の審決がされた（以下，この審決を「本件審決」という。）。
３原審において，被上告人は本件指定役務の使用として前記２(2)の事情を主張したところ，原審は，被上告人は，本件各行為により，前記予告登録前３年以内に日本国内において本件指定役務についての本件商標の使用をしていたと認められるから，本件対象役務のいずれかについての本件商標の使用をしていたことの証明がないとした本件審決は誤りであるとして，本件審決の取消しを求める被上告人の請求を認容した。
４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
(1)商標登録出願は，商標の使用をする商品又は役務を，商標法施行令で定める商品及び役務の区分に従って指定してしなければならないとされているところ（商標法６条１項，２項），商標法施行令は，同区分を，「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定」１条に規定する国際分類（以下，単に「国際分類」という。）に従って定めるとともに，各区分に，その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名称を付し（同令１条，別表），商標法施行規則は，上記各区分に属する商品又は役務を，国際分類に即し，かつ，各区分内において更に細分類をして定めている（商標法施行令１条，商標法施行規則６条，別表）。また，特許庁は，商標登録出願の審査などに当たり商品又は役務の類否を検討する際の基準としてまとめている類似商品・役務審査基準において，互いに類似する商品又は役務を同一の類似群に属するものとして定めている。


そうすると，商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は，商標法施行令別表の区分に付された名称，商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質，国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明，類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当であるということができる。(2)本件指定役務は，本件商標登録出願時に施行されていた商標法施行規則別表（平成１３年経済産業省令第２０２号による改正前のもの。以下「省令別表」という。）第３５類３に定める「商品の販売に関する情報の提供」を意味するものと解されるので，上記(1)に説示したところを踏まえて，省令別表第３５類３に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義について検討する。政令別表第３５類は，その名称を「広告，事業の管理又は運営及び事務処理」とするものであるところ，上記区分に属するものとされた省令別表第３５類に定められた役務の内容や性質に加え，本件商標登録の出願時に用いられていた国際分類（第７版）を構成する類別表注釈が，第３５類に属する役務について，「商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの」を含むとしていること，「商品の販売に関する情報の提供」は，省令別表第３５類中の同区分に属する役務を１から１１までに分類して定めているうちの３において，「経営の診断及び指導」，「市場調査」及び「ホテルの事業の管理」と並べて定められ，類似商品・役務審査基準においても，これらと同一の類似群に属するとされていることからすれば，「商品の販売に関する情報の提供」は，「経営の診断及び指導」，「市場調査」及び「ホテルの事業の管理」と同様に，商業等に従事する企業の管理，運営等を援助する性質を有する役務であるといえる。このことに，「商品の販売に関する情報の提供」という文言を併せて考慮すれば，省令別表第３５類３に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは，商業等に従事する企業に対して，その管理，運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。そうすると，商業等に従事する企業に対し，商品の販売実績に関する情報，商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することがこれに該当すると解されるのであって，商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなどは，「商品の販売に関する情報の提供」には当たらないというべきである。(3)なお，本件商標登録の出願時に用いられていた前記国際分類を構成する類別表注釈では，第３５類に属する役務について，平成９年１月１日に発効した改訂によって，「他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を除く。），顧客がこれらの商品を見，かつ，購入するための便宜を図ること」が同類に属する役務に含まれる旨の記載が追加されており，その後，平成１８年法律第５５号により，商標の使用対象となる役務として「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が追加されて（商標法２条２項），これに伴い，商標法施行令別表第３５類に小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の役務が追加され，商標法施行規則別表第３５類にも，接客，カタログを通じた商品選択の便宜を図ることなど商品の最終需要者である消費者に対して便益を提供する役務が商標の使用対象となる役務として認められるようになったなどの経緯がある。しかしながら，本件商標登録の出願時には，上記の法令の改正はいまだ行われていなかったのであって，上記の経緯を考慮しても，本件商標登録の出願時に，消費者に対して便益を提供する役務が，上記の法令の改正等がされる以前から定められている省令別表第３５類３の「商品の販売に関する情報の提供」に含まれていたものと解する余地はないというべきである。
(4)そこで，本件各行為について検討すると，前記事実関係によれば，本件各行為は，被上告人のウェブサイトにおいて，被上告人が開発したゲームソフトを紹介するのに併せて，他社の販売する本件各商品を消費者に対して紹介するものにすぎず，商業等に従事する企業に対して，その管理，運営等を援助するための情報を提供するものとはいえない。したがって，本件各行為により，被上告人が本件指定役務についての本件商標の使用をしていたということはできない。５以上と異なる見解の下に本件審決に違法があるとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，被上告人，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件対象役務のいずれかについての本件商標の使用をしていたこと又はその使用をしていないことについて正当な理由があることはうかがわれないから，本件対象役務に係る本件商標登録を取り消すこととした本件審決に違法はない。その取消しを求める被上告人の本訴請求は理由がないのでこれを棄却すべきである。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。(裁判長   裁判官     大谷剛   彦   裁判官     那須弘   平   裁判官     田原睦   夫   裁判官
岡部喜代子裁判官    寺田逸郎)


平成３０年４月２７日判決言渡
平成２７年（行ウ）第２２９号政務活動費返還請求事件（住民訴訟）
主                文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用（補助参加によって生じた費用を含む。）は，原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，別紙２の１「請求一覧表（会派）」及び別紙２の２「請求一覧表（議員）」の各「相手方」欄記載の各相手方に対し，前記各表のうち当該各相手方の氏名が記載された部分に対応する各「請求額（円）」欄記載の各金員及びこれに対する平成２７年７月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払うようそれぞれ請求せよ。
第２事案の概要
１事案の骨子
本件は，茨木市の住民である原告らが，平成２５年度における茨木市議会の政務活動費（以下「本件政務活動費」という。）に関し，別紙２の１の「請求一覧表（会派）」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会会派（以下「本件相手方会派ら」という。）及び別紙２の２の「請求一覧表（議員）」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会議員（以下「本件相手方議員ら」といい，本件相手方会派らと併せて「本件相手方ら」という。なお，本件相手方らは，全て，本件訴えに補助参加している。）は，本件政務活動費の一部を茨木市議会政務活動費の交付に関する条例（以下「本件条例」という。）６条に反して違法に支出したから，同市は本件相手方らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有するにもかかわらず，同市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して，被告に対し，地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき，不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還の請求として，本件政務活動費に関する支出のうち違法に支出されたものである旨主張する額に相当する金員及びこれに対する平成２７年７月２２日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による不法行為に基づく損害賠償請求に係る遅延損害金又は不当利得返還請求に係る利息の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。
なお，原告らは，本件政務活動費に関する支出のうち，別紙３及び別紙４の各「原告らの主張」欄中の「否認額」欄記載の各金額の支出（以下「本件各支出」という。）が，本件条例６条において政務活動費を充てることができるものとされた経費（以下「条例所定経費」という。）に該当しない違法なものである旨主張するが，本件訴えにおいては，本件相手方らのうちの一部の者に関しては，前記のとおり違法なものである旨主張する支出のうちの一部のみにつき，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求めている。
２関係法令等の定め
(1)地方自治法の定め
ア普通地方公共団体は，条例の定めるところにより，その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として，その議会における会派又は議員に対し，政務活動費を交付することができる。この場合において，当該政務活動費の交付の対象，額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は，条例で定めなければならない（１００条１４項）。
イ政務活動費の交付を受けた会派又は議員は，条例の定めるところにより，当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする（１００条１５項）。
ウ議長は，政務活動費については，その使途の透明性の確保に努めるものとする（１００条１６項）。3
(2)本件条例の定め（乙３）
ア本件条例は，地方自治法１００条１４項から１６項までの規定に基づき，茨木市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として，議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする（１条）。
イ政務活動費は，茨木市議会における会派（３人以上の所属議員を有するものをいう。以下「会派」という。）及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する（２条）。
ウ政務活動費は，四半期ごとに交付するものとし，各四半期の最初の月に，当該四半期に属する月数分を交付する（３条１項本文）。エ政務活動費は，会派及び議員が行う調査研究，広報，広聴，住民相談，要請，陳情，各種会議への参加等市政の課題及び住民の意思を把握し，市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する（６条１項）。
政務活動費を充てることができる経費は，会派に係るものについては別紙５の別表第１，議員に係るものについては別紙５の別表第２（以下当該別表第１及び当該別表第２を併せて，「本件別表」という。）の左欄に掲げる項目に応じ，それぞれ同表の右欄に定める内容のとおりとする（６条２項）。
オ政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は，政務活動費収支報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し，会計帳簿及び領収書等の証拠書類（以下「会計帳簿等」という。）を添えて，議長に提出しなければならない（８条１項）。
収支報告書及び会計帳簿等は，前年度の交付に係る政務活動費について，毎年４月３０日までに提出しなければならない（８条２項）。カ政務活動費の交付を受けた会派及び議員は，その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派及び議員がその年度において６条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合，当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない（９条）。(3)茨木市議会政務活動費の交付に関する規則（以下「本件規則」という。）
の定め（乙４）
ア議長は，提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする（６条）。
イ政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は，政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに，領収書等の証拠書類を整理しなければならない（７条）。
⑷茨木市議会政務活動費の支出に関する内規（以下「本件内規」という。）の
定め（乙５）
本件内規は，本件条例及び本件規則に規定する政務活動費を充てることができる経費及び証拠書類の取扱い等政務活動費の支出に関し，必要な事項を定める（第１）。


本件条例６条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲の取扱い及びその支出基準について，別紙６の１「茨木市議会政務活動費の支出に関する内規別表２    会派用」及び別紙６の２「茨木市議会政務活動費の支出に関する内規別表１    議員用」のとおり定める（第２）ほか，前記⑶イ（本件規則７条）の領収書等の証拠書類とは，支払伝票，出張調書，支払調書（交通費），支払調書（通信費），支払確認書及び事務所届であり，支払伝票は，原則として，全ての政務活動費の支出に対して作成し，領収書を添付すべき旨定める（第３，第４）。
３前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者等
ア原告らは，茨木市の住民である。
イ被告は，茨木市の執行機関（市長）である。
ウ本件相手方会派らは，いずれも，平成２５年度において，茨木市議会の会派であった権利能力なき社団である。そのうち，被告補助参加人（以下「補助参加人」という。）民主みらいは，平成２６年６月１９日に解散し（乙１の１），補助参加人大阪維新の会・茨木は，同年９月３０日，その会派名を「日本維新の会・茨木」から変更している（乙１の２）。エ本件相手方議員らは，いずれも，平成２５年度において，茨木市議会の議員であった者である。
(2)本件相手方らによる本件政務活動費の使用状況本件相手方らは，平成２５年度において，本件政務活動費の交付を受け，その一部として，別紙３及び別紙４に各記載の「項目」，「付記番号」，「日付」及び「用途」（なお，「付記番号」は，原告らが本件に関する監査請求を行った際に，前記各支出に付した整理番号である。）に係る各支出（経費）につき，「政務活動費として計上された額」欄記載の各金額の政務活動費を充てた旨の収支報告書を作成した（甲１，２）。
なお，以下，別紙３及び別紙４記載の各支出について，例えば，別紙３の番号１に係る支出を「番号１」といい，別紙４の番号９６に係る支出を「番号９６」というなど，当該各別紙の「番号」欄記載の番号により特定することとする。
(3)本件訴えに至る経緯等
ア原告らは，平成２７年４月２７日，茨木市監査委員に対し，本件政務活動費の一部につき違法な支出がされたとして，これにより茨木市の被った損害額の返還を被告が本件相手方らに対し求めるよう勧告することなどを求める住民監査請求をした（甲１）。
イ茨木市監査委員は，平成２７年６月１５日，原告らに対し，原告らの前記アの監査請求は理由がない旨の監査結果を通知した（甲２）。ウ原告らは，平成２７年７月１４日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。エ原告らは，平成２９年１２月２２日，本件訴えのうち，被告に対し，８万９０７９円の支払をＰ１に請求することを求める部分について，訴えを取り下げた（顕著な事実）。
４争点   及び当事者の主張の   要旨
本件の主たる争点は，本件政務活動費に関する支出のうち，別紙３及び別紙４の各「原告らの主張」欄中の「否認額」欄記載の各金額の支出（本件各支出）が，条例所定経費に該当しないものであるか否かであり，これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
（原告らの主張の要旨）
⑴地方自治法２条１４項の趣旨に鑑みると，政務活動費の支出には，住民福祉，公共目的に費用が適合していること及び最小の費用で最大限の効果を上げることが要求されるものと考えられること，同法１００条１４項が政務活動費を「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部」と定めていること，地方財政法８条が地方公共団体の財産につき「最も効率的に」運用しなければならない旨定めていること等に鑑みると，本件条例の解釈及び運用は厳正，厳格にされなければならず，政務活動費は，市政に関する調査研究その他の活動に要する必要最小限の経費についてのみ認められるべきものである。
また，政務活動費の支出を認める立法の趣旨は，支出の透明性を高め，説明責任を果たさせる点にあるから，本件別表に沿うようにみえる支出であったとしても，第三者による事後的な検証が困難である場合や，領収書の記載からは調査研究その他の活動との関連性が明らかではなく，支出の公正さを説明することができない場合には，当該支出は違法なものであるというべきである。7
さらに，同一名目の支出のうち，本件別表に合致する部分とそうでない部分を合理的に区別することが可能であるにもかかわらず，本件相手方らが当該区別に係る具体的な主張立証をせず，その金額及び使途等からみてその多くが政務活動以外の活動に使用されていると社会通念上推認されるような場合には，同一名目の支出全体が本件別表に合致しないものと評価されるべきである。
(2)本件相手方らは，本件各支出が，本件別表や本件内規に適合するものであるから，条例所定経費に該当する旨主張するが，以下のとおり，本件内規の定めは違法，不当であるというべきであるから，これに適合することをもって，本件各支出が条例所定経費に該当するということはできない。
ア日当及び宿泊料（調査研究費）
①議員としての活動に対しては議員報酬が支払われる以上，調査研究活動に係る日当及び宿泊料を政務活動費として支出することは，給与の二重払いとなること及び②仮に宿泊料の支出が許されるとしても，調査研究活動に不可欠な実費を超えて支出を認めるべきではないことから，日当及び宿泊料に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
イ広報・広聴費
本件内規は，調査研究その他の活動に係る報告と，それ以外の会派又は議員個人の活動に係る報告との区別を明確に定めておらず，調査研究その他の活動と無関係な広報・広聴活動に政務活動費を支出することが可能になっているから，広報・広聴費に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
ウ茶菓子代（広報・広聴費）
①本件内規は，講師謝金の支出を認めており，これとは別に茶菓子代を支出する必要はないこと及び②仮に茶菓子代の支出が許されるとしても，個別の使用状況に応じた支出が許されるのみであって，一律に１人当たり１回２０００円までの支出を認めるべきではないことから，茶菓子代に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
エ通信費（広報・広聴費）


①電話，携帯電話及びインターネットは，私的な利用にも供されるものであり，これらの使用料及びプロバイダー契約料に係る通信費は，公私の区別が困難な費目であるから，政務活動費を支出することは許されないこと及び②仮に通信費の支出が許されるとしても，個別の使用状況に応じた支出が許されるのみであって，議員の通信費について，一律に年額の５０％相当額までの支出を認めるべきではないことから，通信費に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
オ事務機器購入費等（資料作成費，事務所費）
事務機器は，私的な利用にも供されるものであり，その購入費，リース料，修理代等は，公私の区別が困難な費目であるから，事務機器購入費等に係る本件内規の定めは，違法，不当であるというべきである。
カ新聞購入費（資料購入費）
新聞は，図書館等に常備されており，購入の必要性がないし，私的な利用にも供されるものであり，その購入費は公私の区別が困難な費目であるから，新聞購入費に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
キ人件費
①会派又は議員が行う活動を補助する職員はそれ以外の職務にも従事する可能性が高く，当該活動を補助する能力もない親族等を名目上の補助職員として政務活動費が支出されるおそれもあること及び②仮に人件費の支出が許されるとしても，個別の使用状況に応じた支出が許されるのみであって，議員の人件費について，一律に月額３万円までの支出を認めるべきではないことから，人件費に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
ク事務所賃借料，自宅兼事務所の維持管理費（事務所費）①自宅の維持管理に必要な経費は議員報酬として支払われる以上，自宅兼事務所の維持管理費に政務活動費を支出することは給与の二重払いとなること及び②仮に事務所費の支出が許されるとしても，個別の使用状況に応じた支出が許されるのみであって，事務所賃借料について月額３万円まで，自宅兼事務所の維持管理費について月額１万円までの支出を一律に認めるべきではないことから，事務所賃借料及び自宅兼事務所に係る本件内規の定めは違法，不当であるというべきである。
⑶本件各支出についての原告らの個別的主張は，別紙３及び別紙４の各「原告らの主張」欄中の「左記の額が違法となる理由」欄記載のとおりである。本件各支出は，市政に関する調査研究その他の活動に要する必要最小限の経費であるということはできず，条例所定経費に該当しない。⑷したがって，本件相手方らは，違法な支出となる政務活動費を請求したこと自体について不法行為が成立し，本件各支出に相当する金額について不法行為に基づく損害賠償義務を負うとともに，当該金額について不当利得の返還義務も負う。
（被告の主張の要旨）
(1)地方自治法１００条１４項は「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として」と定めるのみであり，具体的な内容を明確にしていないことや，同項が「当該政務活動費の交付の対象，額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は，条例で定めなければならない」と定めていることに鑑みると，政務活動費の使途については，同法の趣旨に反しない限り，各地方公共団体の規模，地域の実情，議員の調査研究活動の実態等の諸事情に応じた運用を図るべく，各地方公共団体の裁量に任されているというべきである。また，議会の審議能力や議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図るという政務活動費制度の趣旨に鑑みれば，本件別表に係る支出の具体的項目やその上限金額等についても，各地方公共団体がそれぞれの実情に応じて裁量により設定すべきものである。茨木市は，政務活動費制度の趣旨を全うするために会派及び議員の自主性を尊重する一方，支出の適正をいかに図るかについても十分に考慮した上で，本件内規において，本件別表の項目について一般に想定され，調査研究その他の活動にとって必要又は有益な項目を具体化するとともに，「留意事項及び事例」欄において，支出に当たっての留意事項や具体例を挙げ，金額の上限や回数制限を設けるなどして支出に一定の制限を加えているから，本件内規の定めは合理的なものである。
したがって，本件各支出は，本件別表及び本件内規に適合する限り，条例所定経費に該当するというべきである。
⑵被告は，本件条例，本件規則及び本件内規の定めに基づいて本件相手方らから提出された収支報告書や領収書等を検証し，本件各支出に係る日付，金額及び領収者について確認し，本件各支出が本件別表及び本件内規に適合する旨判断している。
したがって，本件各支出は，いずれも条例所定経費に該当する。
（補助参加人らの主張の要旨）
本件各支出についての補助参加人ら（本件相手方ら）の個別的主張は，別紙３及び別紙４の各「補助参加人の主張」欄記載のとおりである。本件各支出は，条例所定経費に該当する。
第３当裁判所の判断
１本件各支出の違法性判断の枠組み等について
⑴ア    地方自治法１００条１４項～１６項の規定による政務活動費の制度は，議会の審議能力を強化し，議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図るため，議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し，併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。もっとも，同条１４項は，議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付する旨を定めた上，その交付の対象，額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は，条例で定めなければならない旨のみを定めており，具体的な政務活動費の交付の対象，額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲については，各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねているものと解される（最高裁平成２１年（行フ）第３号同２２年４月１２日第二小法廷決定・裁判集民事２３４号１頁参照）。また，本件条例は，地方自治法１００条１４項～１６項の規定に基づき定められたもの（本件条例１条）であるところ，６条において，政務活動費は，「会派及び議員が行う調査研究，研修，広報，広聴，住民相談，要請，陳情，各種会議への参加等市政の課題及び住民の意思を把握し，市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」に対して交付し（１項），具体的に政務活動費を充てることができる経費は，本件別表の定めるとおりの項目及び内容とする旨（２項）を規定している。