以上のとおり，審決には，本件発明５と甲１５発明の相違点の判断に誤りがある。そして，本件発明６は，本件発明５に従属する発明であり，本件発明５と同じ構成を備えているので，本件発明６についても同様に，相違点の判断に誤りがある。したがって，審決は取り消されるべきである。
９取消事由９（本件発明１と甲１４発明との相違点の認定の誤り）審決は，本件発明１と甲１４発明との相違点として，相違点４－１のみを認定した。しかしながら，前記４で主張したとおり，本件発明において，処方面は，累進部領域を有する累進面とは別の面であり，処方度数が基準度数から外れることによる光学性能の低下を補正する構成を有するものである。これに対し，甲１４文献に，「基準度数」という文言は一切なく，甲１４発明は，基準度数に基づく構成を認識していない。したがって，甲１４発明は，「レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面は非球面形状を有し，」との構成を備えていない点で，本件発明と相違するから，本件発明１と甲１４発明の相違点の認定には誤りがある。そして，本件発明２ないし６，９，１０は，本件発明１に従属する発明であり，本件発明１と同じ構成を備えているので，本件発明２ないし６，９，１０についても同様に，相違点の認定に誤りがある。
したがって，審決は取り消されるべきである。
１０取消事由１０（相違点４－４の判断の誤り）
甲１４発明と甲２発明とはレンズのタイプが異なり，設計の仕方も全く異なるから，甲１４発明に甲２発明を適用することは容易ではない。すなわち，甲２発明は，元となる累進面形状に対して，非球面設計の新たな累進屈折面形状を簡便な方法で作り出すレンズ設計の発明である（甲２。段落【００８０】【００８１】）。これに対し，甲１４発明は，前面が累進面，裏面が点及び軸対称性のない通常の非球面形状のレンズである。甲１４発明の裏面は，そもそも，元となる面に対して非球面付加量を加えて設計されているものではない。したがって，甲１４発明において非球面付加量という概念はなく，同非球面付加量を特定することはできないので，甲２発明の非球面付加量＝０にするという構成を甲１４発明に適用することはできない。また，本件発明は，「前記処方面により発生する面非点隔差成分」と「処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分」との差の絶対値の平均値の範囲を規定しているのに対し，甲２文献にはこうした技術的事項は開示されていないので，仮に，甲１４発明に甲２発明を組み合わせたとしても本件発明には想到し得ない。
以上のとおり，審決には，本件発明５と甲１４発明との相違点の判断に誤りがある。そして，本件発明６は，本件発明５に従属する発明であり，本件発明５と同じ構成を備えているので，本件発明６についても同様に，相違点の判断に誤りがある。したがって，審決は取り消されるべきである。
１１取消事由１１（本件発明１と甲１第１発明との相違点の判断の脱漏）前記４のとおり，審決には，本件発明１と甲１第１発明の相違点の認定に誤りがある。そして，審決は，相違点についての判断をしていないから，甲１第１発明に基づく進歩性欠如（無効理由１４）は成り立たない。
したがって，審決は取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（特許法１２６条５項の要件に関する判断の誤り）について(1)本件訂正前の請求項３等に記載された発明特定事項から，ｘ，ｙが測定基準点から水平方向及び鉛直方向の外縁までの距離を示すものであるとする審決の解釈は，当業者の理解とかけ離れたものではない。本件条件式「｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０」は，通常距離を表す式として理解されるのであり，むしろ，原告が主張するように，所定領域が円内の領域であると規定したいというのであれば，敢えて絶対値に置き換えた式を規定するのではなく，円内の領域であることを明細書に記載し，また，円を示す方程式であるｘ２＋ｙ２＝２．５０２と規定すべきであって，わざわざ円内の領域であることを規定するのに｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜という算式を用いる必要はない。
(2)本件明細書の記載内容を総合すると，本件条件式は，度数のみならず，装用状態における光学性能の改善を考慮して規定されている制限に他ならない。本件訂正前の請求項３に対して，本件第１訂正に含まれる本件訂正発明３の第１発明特定事項及び第２発明特定事項は，所定領域が測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内であることとし，その所定領域における面非点隔差平均増加量が０．１５ディオプター以下で，かつ，０．００ディオプターより大きいことのみを規定している。そうすると，測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域における面非点隔差平均増加量はどのような値であってもよく，０．１５ディオプター以下であっても，０．１５を超えてもよいことになる。つまり，本件発明３の発明特定事項となっていた所定領域を規定する本件条件式を訂正することにより，本件訂正発明３は，測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域における面非点隔差平均増加量は任意のものとなっているのである。したがって，本件訂正発明３の第１発明特定事項及び第２発明特定事項である「測定基準点を中心とする２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域（外，全領域）における面非点隔差平均増加量が任意となってしまう領域」は，本件明細書の全ての記載を総合することによって導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項に該当するものとなる。


よって，本件第１訂正によって特定されることとなった第１発明特定事項及び第２発明特定事項は，当業者が本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認められないとし，本件第１訂正を新規事項の追加であると判断した審決は妥当である。また，本件第２訂正による訂正後の請求項４，本件第３訂正による訂正後の請求項７及び本件第４訂正による訂正後の請求項８についても，第１発明特定事項及び第２発明特定事項を含むものであるから，本件第１訂正と同様の理由により本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認められないとする審決の判断は妥当である。なお，原告は，本件条件式が所定領域の上限を規定していると理解することはできないと主張する。しかしながら，本件明細書には，「本発明では，処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔＡＳａｖとし，この平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えることによって本発明の目的を達成している。」（【０００５】）と記載されているとおり，ΔＡＳａｖに基づいて所定領域を広く決定した場合に装用状態における光学性能は低下することから，ΔＡＳａｖに基づいた所定領域に制限を設けるために，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）
により，上限を設けることによって「所定領域」を決定するものである。本件発明は，所定領域が定められた上，処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔＡＳａｖとし，この平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えるために，条件式によって上限を設け，所定領域を決定するものなのである。以上のとおり，本件第１訂正は，特許法１３４条の２第９項において読み替えて準用する同法１２６条５項に規定する要件を満たしておらず，また，本件第２訂正ないし本件第４訂正のいずれも同項に規定する要件を満たしていないから，その旨の審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由１は理由がない。２取消事由２（特許法１２６条６項の要件に関する判断の誤り）について審決の認定判断のとおり，「累進屈折レンズ例」は，本件第１訂正による訂正前の請求項１２に記載された「所定領域」の条件を満足しないことから，訂正前の請求項１２に記載された技術的事項を信頼した当業者は，この「累進屈折レンズ例」を本件発明１２の技術的範囲に含まれないものと理解する。本件発明１２の技術的範囲に含まれないこととされていた技術思想が，本件第１訂正によって，本件訂正発明１２の技術的範囲に含まれるとなれば，特許請求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害することは明らかであるから，本件第１訂正による訂正は，第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがある場合に該当する。これに対し，原告は，本件訂正前の請求項においても，本件条件式は，所定領域が測定基準点を中心とする半径２．５０ｍｍの円内の領域であることを定めているのであり，当該所定領域におけるΔＡＳａｖ（審決のいう「面非点隔差平均増加量」）が所定の値以下であると理解されるから，特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではないと主張する。しかしながら，本件訂正前の請求項１２等に記載された，「前記所定領域は，前記測定基準点からレンズの水平方向への距離をｘ（ｍｍ）とし，前記測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をｙ（ｍｍ）とするとき，｜
（ｘ２＋ｙ２）
１／２｜≦２．５０の条件を満足する領域である」との発明特定事項は，第１解釈又は第２解釈のいずれの意味にも理解することができるものであって，いずれの解釈を採用しても，本件訂正発明１２の技術的範囲に包含される「累進屈折力レンズ例」は，本件発明１２の技術的範囲外となるのである。結局，本件訂正発明１２は，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれることのない技術的事項を含んでしまうことになるから，特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更することに該当することは明白である。
以上のとおり，本件第１訂正は，特許法１３４条の２第９項において読み替えて準用する同法１２６条６項に規定する要件を満たしておらず，本件第３訂正，本件第４訂正についても同項に規定する要件を満たしていないから，その旨の審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由２は理由がない。
３取消事由３（手続違背）について
原告は，「所定領域」について，審決の予告には示されていない第２解釈が審決において新たに認定されている点について，手続違背があると主張する。しかしながら，本件訂正前の請求項３等の「所定領域」について，第１解釈に加えて第２解釈が示されたとしても，審決の結論に何ら影響を与えないものであり，そもそも，審決は，特許権者である原告の救済のために「所定領域」の解釈に努めようとしたものであり，原告に対して不利益を与えるようなものではない。したがって，審決の予告において，第１解釈のみが示されていたとしても，装用状態における光学性能を改善するために必要な制限について，特許請求の範囲を訂正する機会は実質的に十分担保されていたものであり，この点においても，審決に手続違背はない。
以上のとおり，審決には手続違背がないから，原告が主張する取消事由３は理由がない。
４取消事由４（本件発明１と甲１第１発明との相違点の認定の誤り）について(1)審決が示すとおり，非球面形状を有する処方面によって補正される光学性能が，原告がいう「処方度数が基準度数から外れるに従って低下した光学性能」であることは本件特許の請求項１には記載されていない。したがって，当該「処方度数が基準度数から外れるに従って低下した光学性能を補正する」点をもって，甲１第１発明が本件発明１と相違するということはできない。原告は，甲１文献に「基準度数」という文言は一切なく，甲１第１発明は，基準度数に基づく構成を有していないと主張する。しかしながら，甲１文献に「基準度数」なる文言が記載されていなかったとしても，甲１第１発明において，セミフィニッシュレンズ（材料ブロック１０）を使用している以上，そこには特定の処方度数において最も好ましい光学性能が得られる基準である「基準度数」が既に存在していることは自明であるから，甲１第１発明は，基準度数に基づく構成を有する。したがって，本件発明１と甲１第１発明の相違点に関する審決の認定に誤りはない。


(2)本件発明と甲１第１発明との各相違点に関する審決の判断に誤りはなく，本件発明１ないし４は，甲１第１発明と実質的に同一であり，新規性を欠如しているとした審決の認定判断には誤りはない。さらに，本件発明１ないし４は，甲１第１発明に対して新規性を欠如する以上，必然的に甲１第１発明に対して進歩性を欠如するものであり，本件発明１ないし４は，特許法２９条１項又は同条２項に違反して特許されたものである。よって，本件発明１ないし４について，特許法１２３条１項２号により特許を無効とするとの審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由４は理由がない。
５取消事由５（本件発明１と甲２発明との相違点の認定の誤り）について(1)審決が認定した本件発明と甲２発明の各相違点に誤りはない。(2)原告は，本件発明において，処方面は，累進部領域を有する累進面とは別の面であり，処方度数が基準度数から外れることによる光学性能の低下を補正する構成を有するものであると主張する。しかしながら，「処方度数が基準度数から外れるに従って低下した光学性能を補正する」点をもって，甲２発明が本件発明１と相違するということはできない。
また，原告は，甲２文献に，「基準度数」という文言は一切なく，甲２発明は，基準度数に基づく構成を認識していないから，甲２発明は，「レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面は非球面形状を有し」との構成を備えていない点で，本件発明と相違するとも主張する。しかしながら，甲２文献に「基準度数」という文言が記載されていなかったとしても，甲２発明において，セミフィニッシュレンズ（材料ブロック１０）を使用している以上，そこには特定の処方度数において最も好ましい光学性能が得られる基準である「基準度数」が既に存在していることは自明である。したがって，甲２発明は「基準度数」に基づく構成を具備しているとの審決の相違点の認定に誤りがあるとする原告の主張は失当であり，原告の主張する取消事由５は理由がない。
６取消事由６（相違点２－１の判断の誤り）について(1)審決は，本件明細書の記載から，本件発明１において，「処方面」とは，セミフィニッシュレンズの他方の面を加工して眼鏡レンズ･･･とする場合の，加工面である他方の面を指すと解するのが相当であるとし，相違点２－１に係る本件発明１の「非球面形状」を有する面が「処方面」である旨の規定は，「累進屈折力レンズ」における物の構成（構造や特性等）を何ら限定するものではないと認定した。そもそも，甲２発明に記載された視力補正用累進屈折力レンズにおいて，「非球面形状を有する面が処方面であること」という規定は，レンズの構造を特定するものではなく，上記累進屈折力レンズの製造工程における技術的事項にすぎないものである。そうすると，審決の相違点２－１が実質的な相違点ではないという認定判断は妥当である。
したがって，本件発明１は甲２発明と実質的に同一であるか，甲２発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものとする審決の判断に誤りはない。(2)原告は，眼球側の面への非球面成分を付加することは，甲２発明の本質的特徴を損なうことになるとして，甲２発明に眼球側の面への非球面成分を付加して本件発明１に想到することには阻害事由があると主張するけれども，原告の上記主張の根拠は全く明かではない。
本件発明と甲２発明の各相違点に関する審決の判断に誤りはなく，本件発明１ないし６，９，１０は，甲２発明と実質的に同一であるか，少なくとも甲２発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条１項又は同条２項に違反して特許されたものである。
したがって，本件発明１ないし６，９，１０について，特許法１２３条１項２号により特許を無効とすべきであるとの審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由６は理由がない。
７取消事由７（本件発明１と甲１５発明との相違点の認定の誤り）について(1)審決が認定した本件発明と甲１５発明の各相違点に誤りはない。(2)原告は，本件発明において，処方面は，累進部領域を有する累進面とは別の面であり，処方度数が基準度数から外れることによる光学性能の低下を補正する構成を有するものであると主張する。しかしながら，「処方度数が基準度数から外れるに従って低下した光学性能を補正する」点をもって，甲１５発明が本件発明１と相違するということはできない。
また，原告は，甲１５文献に，「基準度数」という文言は一切なく，甲１５発明は，基準度数に基づく構成を認識していないから，甲１５発明は，「レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面は非球面形状を有し」との構成を備えていない点で，本件発明と相違するとも主張する。しかしながら，甲１５文献に「基準度数」という文言が記載されていなかったとしても，甲１５発明において，セミフィニッシュレンズを使用している以上，そこには特定の処方度数において最も好ましい光学性能が得られる基準である「基準度数」が既に存在していることは自明である。したがって，甲１５発明は「基準度数」に基づく構成を具備しているとの審決の相違点の認定に誤りがあるとする原告の主張は失当であり，原告の主張する取消事由７は理由がない。


８取消事由８（相違点３－４の判断の誤り）について(1)審決が認定するとおり，甲１５発明において，「レンズメータで度数を測定した時に非点収差が発生し，レンズの度数が保証できなくなってしまう」という技術的課題は，甲２発明と共通する。そして，この技術的課題を解決するために，甲１５発明は，甲２文献記載の技術を適用することによって「遠用測定基準点」（度数ポイント）を設定し，累進開始点Oから所定の距離ｒＯまでの領域に「球面設計部」を設定し，所定の距離ｒＯとして，累進開始点Oより５ないし１０ｍｍ遠用側にオフセットした位置に設定される度数測定ポイントをカバーできるようにするために，７ｍｍ以上１２ｍｍ以下の範囲内の値を選択している。また，甲１５発明に甲２文献記載の技術を適用した「球面設計部」は，球面であるから，球面設計部の面非点隔差平均増加量はゼロであることも自明である。さらに，甲１５発明に甲２文献記載の技術を適用した「遠用測定基準点」（度数ポイント）を含む近傍の位置には，面非点隔差平均増加量が０．１５ディオプター以下となる所定領域が存在する。したがって，甲１５発明に所定領域が存在する以上，相違点３－４は，実質的な相違点ではなく，本件発明５は，甲１５発明と甲２文献記載の技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるとした審決の判断は妥当である。(2)原告は，相違点３－４について，甲１５発明と甲２発明とはレンズのタイプが異なり，設計の仕方も全く異なるから，甲１５発明に甲２発明を適用することは容易ではないと主張するけれども，原告の上記主張の根拠は明かではない。また，甲１５発明において，レンズ凹面に非球面又は非トーリック面を用いた上で測定基準点を設定する際，「レンズメータで度数を測定したときに，非点収差が発生し，レンズの度数を保証できなくなってしまう」という甲２文献記載の技術と同一の技術的課題が生じてしまうことは明らかであるから，甲１５発明と甲２文献記載の技術を組み合わせることには積極的な動機付けが存在する。したがって，審決が正当に認定するように，元となる面に対して非球面付加量を加えて設計されている甲１５発明において，測定基準点を含む近傍の所定領域に対し，甲２発明の非球面付加量＝０にするという構成を適用することは，当業者が容易に想到できるものである。
本件発明と甲１５発明の各相違点に関する審決の判断に誤りはなく，本件発明１ないし６，９，１０は，甲１５発明と実質的に同一であるか，少なくとも甲１５発明及び甲２文献記載の技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条１項又は同条２項に違反して特許されたものである。よって，本件発明１ないし６，９，１０について，特許法１２３条１項２号により特許を無効とすべきであるとの審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由８は理由がない。
９取消事由９（本件発明１と甲１４発明との相違点の認定の誤り）について(1)審決が認定した本件発明と甲１４発明の各相違点に誤りはない。(2)原告は，本件発明において，処方面は，累進部領域を有する累進面とは別の面であり，処方度数が基準度数から外れることによる光学性能の低下を補正する構成を有するものであると主張する。しかしながら，「処方度数が基準度数から外れるに従って低下した光学性能を補正する」点をもって，甲１４発明が本件発明１と相違するということはできない。
また，原告は，甲１４文献に，「基準度数」という文言は一切なく，甲１４発明は，基準度数に基づく構成を認識していないから，甲１４発明は，「レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面は非球面形状を有し」との構成を備えていない点で，本件発明と相違するとも主張する。しかしながら，甲１４文献に「基準度数」という文言が記載されていなかったとしても，甲１４発明において，セミフィニッシュレンズを使用している以上，そこには特定の処方度数において最も好ましい光学性能が得られる基準である「基準度数」が既に存在していることは自明である。したがって，甲１４発明は「基準度数」に基づく構成を具備しているとの審決の相違点の認定に誤りがあるとする原告の主張は失当であり，原告の主張する取消事由９は理由がない。
１０取消事由１０（相違点４－４の判断の誤り）について(1)甲１４発明に甲２文献記載の技術を適用した場合，甲１４発明に所定領域が存在する以上，相違点４－４は実質的な相違点ではないから，本件発明５は，甲１４発明と甲２文献記載の技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるとした審決の判断は妥当である。
(2)原告は，相違点４－４について，甲１４発明と甲２発明とはレンズのタイプが異なり，設計の仕方も全く異なるから，甲１４発明に甲２発明を適用することは容易ではないと主張するけれども，甲１４発明と甲２文献記載の技術を組み合わせることには積極的な動機付けが存在する。
したがって，審決が正当に認定するように，甲１４発明において，測定基準点を含む近傍の所定領域に対し，甲２発明の非球面付加量＝０にするという構成を適用することは，当業者が容易に想到できるものである。
本件発明と甲１４発明の各相違点に関する審決の判断に誤りはなく，本件発明１ないし６，９，１０は，甲１４発明と実質的に同一であるか，少なくとも甲１４発明及び甲２文献記載の技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条１項又は同条２項に違反して特許されたものである。よって，本件発明１ないし６，９，１０について，特許法１２３条１項２号により特許を無効とすべきであるとの審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由１０は理由がない。
１１取消事由１１（本件発明１と甲１第１発明との相違点の判断の脱漏）につ
いて
前記４のとおり，本件発明１と甲１第１発明の相違点に関する審決の認定に誤りはないから，原告の主張する取消事由１１は，その前提を欠くものである。したがって，原告の主張する取消事由１１は理由がない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載
本件明細書（甲４５）には，次の記載がある。
ア技術分野
【０００１】
本発明は，累進屈折力レンズに関し，特に眼の調節力の補助として使用する累進屈折力レンズに関する。（２頁５０行～３頁１行）
イ背景技術
【０００２】


・・・ところが，装用状態における光学性能を重視して処方面を非球面化した累進屈折力レンズでは，処方面が非球面化されているために測定基準点において面非点隔差が発生する。その結果，レンズメーターでの測定に際して，処方度数とは異なる球面度数及び乱視度数が表示される。しかも，処方面に付与される非球面量が大きくなるに従って，レンズメーターによって測定した球面度数及び乱視度数と装用者の処方度数との差が大きくなる傾向がある。
そのため，メーカーでは，装用状態での度数を測定する特殊なレンズメーターを導入したり，本来の処方度数とは別に，一般的なレンズメーターで測定した場合に得られる度数を測定理論度数として併記したりしている。処方度数と測定理論度数とを併記することは，「二重表記」と呼ばれている。実際に，一般の眼鏡店では，装用状態での度数が測定可能な特殊なレンズメーターを導入することは困難であるため，二重表記による測定方法が主流となっている。（３頁４０行～４頁１行）・・・二重表記の累進屈折力レンズの度数測定では，従来の累進屈折力レンズとは異なる複雑な手順が必要となるうえ，測定に不慣れな人間が測定する場合や大量のレンズを測定する場合には，正確な測定結果を得るために従来の累進屈折力レンズよりも時間および労力が必要になる。そのため，一部の眼鏡店やユーザーからは，光学性能だけを重視せずに，レンズの度数測定をより容易に行うことのできる両面非球面型の累進屈折力レンズに対する要望が出ている。そこで，特開２００４－３４１０８６号公報に開示された従来の両面非球面型の累進屈折力レンズでは，処方度数と測定度数とが異なるという問題を解決するために，処方面上の主注視線に沿った線状部分の一部に面非点隔差の発生しない領域を設けている。
具体的には，実際にレンズをフレーム形状に加工する際に不要部分として廃棄される主注視線を含む遠用部の一部の領域において，処方面の主注視線上を面非点隔差の生じない形状とし，その領域でレンズの度数を測定することによって，処方度数と同じ測定度数が得られるように構成している。ところが，本願発明者の研究によると，従来のように面屈折力分布で評価されていた累進屈折力レンズでは，主注視線の形状による評価は重要であったが，透過光線におけるレンズ全体の光学性能を重視して両面を非球面化した両面非球面型の累進屈折力レンズにおいては，主注視線の一部の線状部分の面形状を規定するだけでは不十分であることがわかった。
（４頁９行～２５行）
・・・本来のレンズの度数測定は，装用者の処方通りにレンズが正しく作成されているか否かを確認するために行うものである。従って，累進屈折力レンズに限らず一般の眼鏡レンズでは，レンズの幾何学中心の近傍，あるいはレンズを装用する上で最も重要な位置に，測定基準点が配置されている。つまり，特開２００４－３４１０８６号公報に記載されているようにフレーム形状外の主子午線（主注視線）上を面非点隔差の生じない形状にすれば，装用時での光学性能への影響を小さく抑えつつ処方度数と同じ測定度数を得ることはできるが，特開２００４－３４１０８６号公報の従来技術で得られる測定度数は，本来求められているレンズの度数測定の目的とは異なり適切であるとはいえない。（４頁３６行～４３行）
ウ発明の課題
【０００３】
本発明は，前述の課題に鑑みてなされたものであり，装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず，眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供することを目的とする。（４頁４６行～４８行）
エ発明の効果
本発明では，レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面が非球面形状を有する。そして，処方面の非球面形状により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値（以下，単に「処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値」あるいは「面非点隔差成分の平均値」という）が，レンズの度数を測定するための測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられている。
したがって，処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構成を採用しているにもかかわらず，例えばレンズメーターを用いて測定基準点を基準として測定することにより処方度数とほぼ同じ測定度数を得ることができる。すなわち，本発明の累進屈折力レンズでは，装用者の処方や使用条件等を考慮して装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず，眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことができる。（５頁１１行～２２行）オ発明を実施するための最良の形態（【０００５】）本発明の実施形態の具体的な説明に先立って，本発明の基本的な構成および作用を説明する。レンズメーターによる度数測定はレンズ面上の測定基準点を基準として行われるが，実際には点ではなくある一定の面積を持った測定領域内で測定が行われる。さらに，この測定領域はレンズメーターの種類や測定するレンズの仕様等によって異なる広さ（面積）を有する。このため，本発明において処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値を所定の値以下に抑えるべき測定基準点を含む近傍の所定領域は，レンズメーターの測定に必要な領域（以下，「測定領域」という）を考慮して決定することが必要である。（５頁４０行～４７行）
つまり，度数測定のみを考慮するのであれば，上記面非点隔差成分の平均値が所定の値以下の所定領域はできるだけ広い方が効果的であるが，この所定領域を広くするほど装用状態における光学性能は低下する。このため，本発明の目的を達成できるように，上記測定基準点を含む近傍の所定領域はこれらの様々な条件を考慮して決定されるべきである。本発明において，装用状態における光学性能を重視する場合，上記面非点隔差成分の平均値が所定の値以下の測定基準点を含む近傍の所定領域は，測定基準点からレンズの水平方向への距離をｘ（ｍｍ）とし，測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をｙ（ｍｍ）とするとき，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域であることが望ましい。また，本発明では，装用状態における光学性能の改善と度数測定の容易さとのバランスを考慮する場合，上記面非点隔差成分の平均値を所定の値以下に抑えるべき所定領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦４．００（ｍｍ）の条件を満足する領域であることが望ましい。


更に，本発明では，レンズメーターの測定位置合わせの精度の影響を考慮して度数測定の容易さを重視する場合，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦５．００（ｍｍ）の条件を満足する領域であることが望ましい。（５頁４８行～６頁１３行）ところで，トーリック面では必ず面非点隔差が存在するが，これはもともと乱視矯正に必要な面非点隔差であり，光学性能の向上のために付与されているものではない。従って，本発明では，この乱視矯正に必要な面非点隔差を，処方面の非球面化により発生する面非点隔差から分離して考える。即ち，上述したように，本発明において処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分を，非球面化された処方面の任意の座標における面非点隔差と，処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面の当該座標における面非点隔差との差分の絶対値として表す。
すなわち，処方面の任意の座標（ｘ，ｙ）における面非点隔差をＡＳ（ｘ，ｙ）とし，非球面化される前の処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面の当該座標（ｘ，ｙ）における面非点隔差をＣ（ｘ，ｙ）とし，処方面の非球面化により当該座標（ｘ，ｙ）において実質的に発生する面非点隔差成分をΔＡＳ（ｘ，ｙ）とするとき，ΔＡＳ（ｘ，ｙ）は下記の式（１）で表される。ΔＡＳ（ｘ，ｙ）＝｜ＡＳ（ｘ，ｙ）－Ｃ（ｘ，ｙ）｜   （１）レンズメーターによる度数の測定は，処方面に対してほぼ垂直に入射する光線に基づいて行われるため，測定領域内での面非点隔差成分の分布が，ほぼそのまま測定度数に影響する。従って，本発明では，処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔＡＳａｖとし，この平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えることによって本発明の目的を達成している。（６頁１４行～３１行）表１を参照してわかるように，度数測定における許容値は処方度数や乱視度数によって異なる値をとることが望ましいが，設計や製造における実務の簡略化から，平均値ΔＡＳａｖの許容値を装用者の処方に依存することなく一定にすることも可能である。その場合，平均値ΔＡＳａｖの許容値を表１に記載されている許容値の中から選択して決定することもできるが，本願発明者の検討によると，装用状態における光学性能を重視する場合にはΔＡＳａｖ≦０．１５（ディオプター）を満足することが望ましく，装用状態における光学性能をさらに重視する場合にはΔＡＳａｖ≦０．１２（ディオプター）を満足することが望ましい。また，本発明において，装用状態における光学性能の改善と度数測定の容易さとのバランスを考慮する場合には，ΔＡＳａｖ≦０．１０（ディオプター）を満足することが望ましく，ΔＡＳａｖ≦０．０９（ディオプター）を満足することがさらに望ましい。更に，本発明において，度数測定の容易さを重視する場合には，ΔＡＳａｖ≦０．０６（ディオプター）を満足することが望ましい。（７頁１０行～２２行）
また，本発明において，上記面非点隔差成分の平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えるべき測定基準点を含む近傍の所定領域は，実質的に球面形状またはトーリック面形状であることが好ましい。眼鏡店やユーザーが，透過光線における光学性能の改善よりもレンズメーターによる度数測定を重視する場合，即ち，規格による許容値を考慮することなく処方度数と測定度数とが実質的に一致することを望む場合，上記所定領域において，処方面を実質的に球面形状またはトーリック面形状にすることが有効である。本願発明者の検討によると，レンズメーターの測定領域の全体を実質的に球面形状またはトーリック面形状にしなくても，測定領域内における中心部分の一定の領域を実質的に球面形状またはトーリック面形状にすることによって，本発明の目的が達成可能であることがわかった。（７頁２３行～３１行）
従って，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む近傍の領域は，測定基準点からレンズの水平方向への距離をｘ（ｍｍ）とし，測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をｙ（ｍｍ）とするとき，｜（ｘ２＋ｙ２）
１／２｜≦１．７５（ｍｍ）
の条件を満足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足
する領域であること
が望ましく，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦４．００（ｍｍ）の条件を満足する領域であることがさらに望ましい。（７頁３１行～４１行）
表２
表２において，最も上側の行に記載された横軸は測定基準点ＯＦを原点としてレンズの水平方向への距離ｘ（ｍｍ）を示し，最も左側の列に記載された縦軸は，測定基準点ＯＦを原点としてレンズの鉛直方向への距離ｙ（ｍｍ）を示している。図４および表２を参照して分かるように，測定基準点ＯＦを含む近傍の領域の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分は，比較的小さい値（ディオプター）に抑えられている。（９頁２５行～２９行）
表３
表３においても表２と同様に，最も上側の行に記載された横軸は，測定基準点ＯＦを原点としてレンズの水平方向への距離ｘ（ｍｍ）を示し，最も左側の列に記載された縦軸は，測定基準点ＯＦを原点としてレンズの鉛直方向への距離ｙ（ｍｍ）を示している。図７および表３を参照して分かるように，測定基準点ＯＦを含む近傍の領域の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分は，ほぼ０（ディオプター）に抑えられ，実質的にトーリック面と等しい面形状になっている。
（１０頁３４行～３９行）
(2)本件発明の内容


前記(1)によれば，本件発明の内容は，以下のとおりであると認められる。本件発明は，累進屈折力レンズに関するものである（前記(1)ア）。装用状態における光学性能を重視して処方面を非球面化した累進屈折力レンズでは，処方面が非球面化されているために測定基準点において面非点隔差が発生する結果，レンズメーターでの測定に際して，処方度数とは異なる球面度数及び乱視度数が表示されてしまうため，本来の処方度数とは別に，一般的なレンズメーターで測定した場合に得られる度数を測定理論度数として併記する「二重表記」による測定が主流となっている。しかしながら，度数測定では，複雑な手順が必要となる上，正確な測定結果を得るために従来の累進屈折力レンズよりも時間及び労力が必要になる。また，実際にレンズをフレーム形状に加工する際に不要部分として廃棄される主注視線を含む遠用部の一部の領域において，処方面の主注視線上を面非点隔差の生じない形状とし，その領域でレンズの度数を測定することも提案されているけれども，得られる測定度数は，本来求められているレンズの度数測定の目的とは異なるため適切とはいえない。（前記(1)イ）
そこで，本件発明は，装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず，眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供することを目的とし（前記(1)ウ），この目的を達成するために，本件発明では，レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面が非球面形状を有し，処方面の非球面形状により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値（ΔＡＳａｖ）が，レンズの度数を測定するための測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられている。そのため，処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構成を採用しているにもかかわらず，例えばレンズメーターを用いて測定基準点を基準として測定することにより処方度数とほぼ同じ測定度数を得ることができ，眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことができる。（前記(1)エ）本件発明の「所定の値」は，レンズメーターによる度数測定と光学性能のバランスを考慮して決定されるものであり，装用状態における光学性能を重視する場合には，より大きな値（０．１５）が好ましく，度数測定の容易さを重視する場合には，より小さな値（０．０６）が好ましい。（前記(1)オ）。また，本件発明の「所定領域」は，処方面の非球面化により実質的に発生する「面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）」を所定の値以下に抑えるべき領域であり，レンズメーターの測定に必要な領域（測定領域）を考慮して決定することが必要である（前記(1)）。レンズメーターの測定領域の全体を所定領域（実質的に球面形状又はトーリック面形状）としなくても，測定領域内における中心部分の一定の領域を所定領域とすることができる（前記(1)オ）。もっとも，測定領域内での面非点隔差成分の分布は，ほぼそのまま測定度数に影響することから，度数測定のみを考慮するのであれば，所定領域はできるだけ広い方が効果的である。ただし，所定領域を広くするほど装用状態における光学性能は低下するため，「所定領域」は，レンズメーターによる度数測定と光学性能のバランスを考慮して決定される。（前記(1)オ）。
２取消事由１（特許法１２６条５項の要件に関する判断の誤り）について
(1)審決の認定
審決は，本件第１訂正によって，本件訂正発明３において特定されることになった第１発明特定事項（処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が，レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って０．１５ディオプター以下で，かつ０．００ディオプターより大きい。訂正事項１－３）及び第２発明特定事項（前記所定領域は，前記測定基準点を原点としてレンズの水平方向への距離をｘ（ｍｍ）とし，前記測定基準点を原点としてレンズの鉛直方向への距離をｙ（ｍｍ）とするとき，座標（ｘ，ｙ）が｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０の条件を満足する領域である。訂正事項１－４）が，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとは認められないと判断した。
そして，本件第１訂正に係る本件訂正発明１１及び１２，本件第２訂正に係る本件訂正発明４，本件第３訂正に係る本件訂正発明７，本件第４訂正に係る本件訂正発明８及び本件訂正明細書においても第１発明特定事項及び第２発明特定事項に対応する事項が記載されているから，本件第１訂正ないし本件第４訂正は，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとは認められないと判断した。
(2)訂正の目的について
ア訂正事項１－３
訂正事項１－３は，本件発明１ないし３，９ないし１２の「所定の値以下」であるとの記載を「０．１５ディオプター以下で，かつ０．００ディオプターより大きい」として，具体的な数値により範囲を限定する趣旨のものであり，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる（当事者間に争いはない。）。
イ訂正事項１－４
訂正事項１－４は，本件発明３及び１２に記載された本件条件式｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０について，ｘ，ｙが座標であることを明記する趣旨のものであり，明瞭でない記載の釈明を目的とするものであると認められる。なお，誤記の訂正が認められるためには，前提として「誤記」，すなわち，誤った記載が存在することが必要であるところ，本件発明３及び１２の本件条件式自体に誤りは認められないから，訂正事項１－４は，誤記の訂正を目的とするものとはいえない。また，後記(3)イのとおり，本件明細書の記載によれば，当業者であれば，本件発明３に記載された本件条件式も座標を前提としたものであると理解することができるから，本件条件式については，単に，明記されていないことでｘ，ｙが座標であることが明瞭ではなかったと解するのが相当である。ウ以上のとおり，訂正事項１－３及び１－４の訂正の目的についての審決の判断に誤りはない。したがって，訂正事項１－３及び１－４が特許法１２６条５項の要件を満たすか否か（新規事項の追加の有無）は，審決と同様に，本件明細書（甲４５）に基づいて判断することとする。
(3)特許法１２６条５項について
ア訂正事項１－３について


訂正事項１－３は，本件発明１ないし３，９ないし１２の「所定の値以下」であるとの記載を「０．１５ディオプター以下で，かつ０．００ディオプターより大きい」として，具体的な数値により範囲を限定する趣旨のものである。明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないところ（特許法１２６条５項），訂正が，当業者によって，本件明細書の全ての記載を総合することにより，導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができる。
請求項１の記載を引用する請求項５（本件発明５）は，「前記所定の値は０．１５ディオプターである」との構成を含むものであるから，訂正事項１－３は，本件発明１ないし３，９ないし１２において，本件発明５の上記構成を組み込んだ上，下限が「０．００」であることを明記したものと認められる。そして，この下限について，本件明細書には「図７および表３を参照して分かるように，測定基準点ＯＦを含む近傍の領域の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分は，ほぼ０（ディオプター）に抑えられ，実質的にトーリック面と等しい面形状になっている。」と
記載され（前記１(1)
「０．００」となることが記載されている。
以上によれば，訂正事項１－３に係る本件訂正発明３の第１発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる。
イ訂正事項１－４について
訂正事項１－４は，本件発明３及び１２に記載された「所定領域」が満足するべき本件条件式「｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０」について，ｘ，ｙが座標であることを明記する趣旨のものであり，明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。本件条件式については，本件明細書においても同一の表現を用いて説明がされていることが認められるところ（前記１(1)オ），これらの記載のみからは，原告が主張するように，本件条件式のｘ，ｙが座標を示しているか否かは直ちに明らかではないので，以下，本件条件式について検討する。
前記認定のとおり，本件発明は，装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず，眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供することを目的とし（前記１(1)ウ），この目的を達成するために，レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面が非球面形状を有し，処方面の非球面形状により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値（ΔＡＳａｖ）が，レンズの度数を測定するための測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられている，との構成とすることによって，処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構成を採用しているにもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するものであると認められる。
本件明細書の記載（前記１(1)オ）によれば，「所定領域」は，「面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）」を所定の値以下に抑えるべき領域であると認められるから，「面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）」を決めるための基準となる範囲を示すものであるといえる。すなわち，面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）は，①面非点隔差成分ΔＡＳと，②「所定領域」によって特定されるものであると認められる。そして，本件条件式は，②「所定領域」の範囲をｘ，ｙを用いた数式によって特定するものであると解される。
また，本件明細書の記載によれば，①面非点隔差成分ΔＡＳは，座標（ｘ，ｙ）を用いて，ΔＡＳ（ｘ，ｙ）で規定されており（前記１(1)オ），その具体例についても，表２及び表３において，測定基準点ＯＦを原点として，レンズの水平方向への距離をｘ（ｍｍ）と，鉛直方向への距離をｙ（ｍｍ）とした座標（ｘ，ｙ）を用いて説明されている（前記(1)）。
このような本件明細書に記載された技術的意義を踏まえると，本件明細書の記載に接した当業者であれば，「所定領域」が満足するべき本件条件式のｘ，ｙについても，①「面非点隔差成分ΔＡＳ（ｘ，ｙ）」と同様に，座標（ｘ，ｙ）であると解するのが自然であるといえる。
審決は，「ｘ２＋ｙ２＝ｒ２」の式は，原点を中心とする半径ｒの円周上の各点の座標（ｘ，ｙ）の方程式とみることもできるが，斜辺の長さがｒとなる直角三角形における直角をはさむ２辺の長さｘ，ｙの方程式とみることもでき，この場合，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）のｘ，ｙは，それぞれ，測定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（水平方向外縁位置）までの距離，及び，測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（鉛直方向外縁位置）までの距離を示すと解するのが自然であるとする（第１解釈）。
しかしながら，審決の上記認定に従って，本件条件式のｘ，ｙを理解すると，本件条件式は，「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が２．５ｍｍ以下であればよく，水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから，本件条件式によっては，「所定領域」の形状が定まらないことになる。また，水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が２．５ｍｍ「以下」であればよいことになるので，水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が０のもの，すなわち，所定領域として大きさをもたないものも含むことになる。
面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）を決めるた


めの基準となる範囲を示すものであって，本件条件式は，この所定領域が満足すべき範囲を定めるものであることからすれば，本件条件式について，上記のように，形状が定まらず，また，大きさを持たないものも含むように解することは，不自然であるといわざるを得ない。
また，本件明細書には，「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む近傍の領域は，…｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件を満足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域であることが望ましく」（前記１(1)と記載されていることからすると，本件条件式は，少なくとも，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の場合と比較して，度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。しかしながら，審決の上記解釈によれば，本件条件式は，所定領域の形状が特定されるものではなく，しかも，所定領域として大きさを持たないものも含むことになるものであるから，度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く，上記のとおり，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件式と対比して，本件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。したがって，審決の上記解釈は，不自然であるといわざるを得ない。なお，審決は，「所定領域」は，測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略一定の領域（すなわち，測定基準点を中心とする略円形の領域）として設ければよいのであり，水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく異なるような不定形の形状の領域にすることは，必要がないばかりか，光学性能の低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして，本件条件式は，測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを前提として，その大きさを規定したものである，とも認定している。むしろ，このように，所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となるのであれば，本件明細書の記載に接した当業者は，本件条件式が円を規定するもの，すなわち，ｘ，ｙを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。以上によれば，本件明細書において，本件条件式とともに面非点隔差成分の平均値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔＡＳについて，ｘ，ｙが座標として用いられていること，本件条件式のｘ，ｙを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不自然であることなどから，本件条件式のｘ，ｙは，座標として用いられていると解するのが相当である。そして，このように解しても，本件訂正後の本件訂正発明は，処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構成を採用しているにもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するものであると認められる。
したがって，訂正事項１－４は，もとより座標を示すものであると解される本件条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，訂正事項１－４に係る本件訂正発明３の第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであるから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。
ウ被告の主張について
被告は，訂正事項１－４に関し，本件条件式のｘ，ｙが測定基準点から所定領域の水平方向及び鉛直方向の外縁までの距離を示すものであるとする審決の解釈は，当業者の理解とかけ離れたものではないと主張する。しかしながら，前記認定のとおり，審決の上記解釈は，本件明細書の全体の記載に照らし，当業者が自然に理解することができるものであるとはいい難い。したがって，被告の上記主張は採用することができない。被告は，本件条件式「｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０」は，通常距離を表す式として理解されるのであり，所定領域が円内の領域であることを規定したいというのであれば，円を示す方程式であるｘ２＋ｙ２＝２．５０２と規定するべきであって，わざわざ円内の領域であることを規定するのに｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜という算式を用いる必要はないと主張する。
しかしながら，本件条件式は，被告がいうｘ２＋ｙ２≦２．５０２の式と等価なものであり実質的な差異はないから，所定領域が円内の領域であることを規定するために本件条件式を用いることが不自然であるということはできない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。被告は，本件訂正前の請求項３に対して，第１発明特定事項及び第２発明特定事項は，所定領域が測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内であることとし，その所定領域における面非点隔差平均増加量が０．１５ディオプター以下で，かつ，０．００ディオプターより大きいことのみを規定しているから，本件訂正発明３において，測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域における面非点隔差平均増加量は任意のものとなる（測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域における面非点隔差平均増加量はどのような値であってもよい。），そうすると，第１発明特定事項及び第２発明特定事項である「測定基準点を中心とする２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域（外，全領域）における面非点隔差平均増加量が任意となってしまう領域」は，本件明細書の全ての記載を総合することによって導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項に該当するものとなる旨主張する。


しかしながら，訂正事項１－４は，もとより座標を示すものであると解される本件条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，本件明細書の全ての記載を総合することによって導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないのは前記認定のとおりである。本件訂正発明３において，測定基準点を中心とする半径２．５ｍｍの円内の領域とは異なる領域における面非点隔差平均増加量が任意のものとなるか否かという点については，本件訂正の前後を通じて，上記円内の領域と異なる領域についての解釈が変わるものではないから，本件訂正の適否に関する前記認定判断を左右するものではない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。被告は，原告が，審決の解釈によれば，本件条件式が所定領域の上限を規定していると理解することはできないと主張するのに対し，本件明細書には，「本発明では，処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔＡＳａｖとし，この平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えることによって本発明の目的を達成している。」（【０００５】）と記載されるとおり，ΔＡＳａｖに基づいて所定領域を広く決定した場合に装用状態における光学性能は低下することから，ΔＡＳａｖに基づいた所定領域に制限を設けるために，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）
１／２｜≦２．５０）により，上限を設けることによって「所定領域」を決定するものである，すなわち，本件発明は，所定領域が定められた上，処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔＡＳａｖとし，この平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えるために，条件式によって上限を設け，所定領域を決定するものである旨主張する。
しかしながら，本件明細書の記載（前記１(1)オ）によれば，「所定領域」は，「面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）」を所定の値以下に抑えるべき領域であり，「面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）」を決めるための基準となる範囲を示すものであって，面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）は，①面非点隔差成分ΔＡＳと，②「所定領域」によって特定されるものであるから，所定領域が定められた上で，面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）が特定されるものであると認められる。そうすると，被告が主張するように，所定領域が定められた上で，処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔＡＳａｖとし，この平均値ΔＡＳａｖを所定の値以下に抑えるために，条件式によって上限を設け，所定領域を決定するものであるということはできないし，そもそも，技術常識に照らしても，所定領域を定めた上で更に所定領域を決定するということは考えられない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。エ以上のとおり，本件第１訂正による本件訂正発明３の第１発明特定事項及び第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，また，本件訂正発明４，７，８，１１，１２及び本件訂正明細書の第１発明特定事項及び第２発明特定事項に対応する事項についても，同様に，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認められるから，上記認定に反する審決の判断には誤りがある。したがって，特許法１２６条５項の要件に関する審決の判断には誤りがあり，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，取消事由１は理由がある。３取消事由２（特許法１２６条６項の要件に関する判断の誤り）について(1)審決は，本件発明１２の本件条件式「｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０」を含む本件訂正前発明特定事項について，①水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置との距離が２．５０ｍｍ以下になること（第１解釈），又は，②所定領域が測定基準点を中心とする半径２．５０ｍｍの円内に収まること（第２解釈）のいずれかに解釈できるとした上，いずれに解しても，本件第１訂正によって，本件訂正発明１２の技術的範囲の一部又は全部について，本件発明１２の技術的範囲外であると認識するおそれがあるから，本件第１訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであると判断した。そして，同様の事情は，本件第３訂正に係る本件訂正発明７，本件第４訂正に係る本件訂正発明８においても妥当するから，本件第３訂正，本件第４訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであると判断した。
しかしながら，本件明細書の記載に接した当業者であれば，本件条件式のｘ，ｙが座標であると理解することができるのは，前記認定のとおりであり，本件第１訂正の訂正事項１－４は，もとより座標を示すものであると理解される本件条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであるから，本件訂正の前後を通じて，請求項１２の条件式で規定される範囲に変更はないものと認められる。したがって，本件第１訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものとは認められない。本件第３訂正，本件第４訂正についても，同様に，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものとは認められない。第１解釈又は第２解釈を前提として，本件第１訂正，本件第３訂正及び本件第４訂正が実質的に特許請求の範囲の拡張又は変更に当たるとした審決の判断には誤りがある。


主                文
１被告人を懲役１年６月及び罰金５０万円に処する。２未決勾留日数中３０日をその懲役刑に算入する。３その罰金を完納することができないときは，金５０００円を１日に換算した期間，被告人を労役場に留置する。
４この裁判が確定した日から３年間その懲役刑の執行を猶予する。５名古屋地方検察庁で保管中の金地金５個（平成３０年領第４８８号符号１，３，５，８及び１０）を没収する。
理                由
（罪となるべき事実）
被告人は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及び氏名不詳者らと共謀の上，シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し，これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え，平成２９年７月２３日，Ａが，シンガポール共和国所在のａ国際空港において，ｂ航空ｃ便に搭乗する際，金地金５個（合計５キログラム）を携行し，同日，台湾所在のｄ国際空港において，ｅ国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のｆ航空ｇ便に乗り換えた上，同航空機内において，携行していた前記金地金５個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し，同航空機により，同日午後７時２７分頃，愛知県常滑市所在のｅ国際空港に到着し，同日午後７時４４分頃，同空港内の名古屋税関ｅ空港税関支署旅具検査場において，法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し，金地金を輸入する事実を秘し，申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い，非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金５個を積載させたまま，同航空機を同空港からｈ国際空港に向けて出発させようとし，税関長の許可を受けないで，前記金地金５個を輸入しようとするとともに，不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金５個（課税価格２２８０万１０３１円相当）に対する消費税１４３万６４００円及び地方消費税３８万７６００円を免れようとしたが，同支署職員によって前記金地金５個を発見されたため，その目的を遂げなかったものである。
（法令の適用）
１罰条
無許可で金地金を輸入しようとしたが未遂に終わった点
刑法６０条，関税法１１１条３項，１項１号，６７条
不正の行為により消費税を免れようとした点
刑法６０条，消費税法６４条１項１号
不正の行為により地方消費税を免れようとした点
刑法６０条，地方税法７２条の１０９第１項
２科刑上一罪の処理
刑法５４条１項前段，１０条
（刑及び犯情の最も重い消費税法違反の罪の刑で処断）
３刑種の選択
懲役刑及び罰金刑
４未決勾留日数の懲役刑への算入
刑法２１条
５労役場留置
刑法１８条（金５０００円を１日に換算）
６懲役刑の執行猶予
刑法２５条１項
７金地金の没収
刑法１９条１項１号（関税法違反の罪を組成），２項本文
８訴訟費用の不負担
刑事訴訟法１８１条１項ただし書
（量刑の理由）
本件は，被告人が，共犯者らと共謀の上，無許可で金地金を輸入するとともに不正の行為により消費税及び地方消費税を免れようとしたが，税関職員に金地金を発見されたために未遂に終わったという事案である。密輸入しようとした金地金の重量は５ｋｇ（課税価格２２８０万１０３１円相当），免れようとした消費税及び地方消費税の総額は１８２万４０００円であり，公判請求がなされる密輸ないし脱税の事案としては高額なものといえないが，密輸入した金地金を国内において消費税を上乗せして売りさばくことによって利益を得るために，実行犯として金地金を携行して国際線航空機に搭乗し機内に金地金を隠匿する運搬役，その後国内線となった航空機に搭乗して隠匿された金地金を回収する回収役，回収された金地金を売りさばく換金役，換金により得られた現金を国外へ持ち出す持ち出し役，経理を担当する経理役等の役割を大勢で分担した上で，判示のとおり極めて巧妙な手口で密輸入を図り，脱税しようとしたものであり，組織的かつ計画的に行われた悪質な犯行である。
被告人は，本件犯行において，国外にいる共犯者に金地金の購入資金を届けるために，過去に密輸入した金地金を換金して得た現金をＡに手渡しているほか，密輸入が成功していれば換金役も務めることになっていたものであって，その役割は小さくない上，平成２８年１０月頃，勤務先の社長から金地金の密輸入の話を持ち掛けられて報酬欲しさの気持ちなどからこれを承諾し，その後繰り返し行われた金地金の密輸入及びこれと一体となる脱税に関与していたものであって，常習性が認められる。もっとも，本件犯行の首謀者は国外にいるとみられる氏名不詳の外国人であると認められ，組織における被告人の地位は高くなく，本件犯行に係る密輸入が成功して金地金の換金ができた場合であっても被告人が受け取る報酬は７万５０００円程度が見込まれていたに過ぎないことなども，十分留意する必要がある。これらの事情に照らすと，被告人の刑事責任は相応に重く，主文掲記の懲役刑は免れないが，被告人が事実を認めて反省していることや，被告人には古い異種前科に係る１件の罰金前科以外に前科がないことなども併せ考慮すると，その執行については猶予するのが相当である。また，被告人は報酬目当てに本件犯行に加担したものであり，そのような行為が経済的にも割に合わないことを示すために罰金刑をも科すことが相当ではあるが，本件につき予定されていた被告人の報酬額等からすると，罰金２００万円という検察官の求刑はいささか重過ぎるといわざるを得ず，主文掲記の金額にとどめるのが相当である。
（求刑懲役２年及び罰金２００万円，金地金の没収）
平成３０年５月１１日
名古屋地方裁判所刑事第５部
裁判官   村   瀬   賢   裕


平成２９年１月１２日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第７２８８号営業差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月１日
判            決
原      告               有限会   社日本   薬局同訴訟代理人弁護士          鈴木敬   一被      告                株式会社Ｍ＆Ｓコーポレーション被      告                Ｐ１被      告                Ｐ２被      告                Ｐ３
上記４名訴訟代理人弁護士   岡本慎   一
同                          大濵良   輔
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告らは，別紙利用者目録記載の者に対し，面会を求め，電話をし，又は郵便物を送付する等して，介護サービスに関する契約の締結，締結方の勧誘をしてはならない。
２被告らは，原告に対し，連帯して，１２０１万６２１４円及びこれに対する被告Ｍ＆Ｓコーポレーション，被告Ｐ１及び被告Ｐ３については平成２７年９月４日から，被告Ｐ２については同月８日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，原告に勤務していた被告Ｐ１，被告Ｐ２及び被告Ｐ３（以下前記被告らと併せて「被告３名」という。）において，原告の営業秘密である利用者の情報を持ち出し，原告を退職後，不正の利益を得る目的，あるいは，原告に損害を加える目的で，同情報を使用して原告の利用者を勧誘し，被告Ｐ１が設立した被告株式会社Ｍ＆Ｓコーポレーション（以下「被告会社」という。）との契約に切り替えさせるなどの行為をしたとして，当該行為が不正競争（不正競争防止法２条１項７号），あるいは一般不法行為（民法７０９条）に該当すると主張し，また，被告ら全員において，被告３名の不正開示行為であることを知って，上記情報を取得し，使用する不正競争を行ったと主張し（不正競争防止法２条１項８号），被告ら全員に対し，同法３条１項に基づき，上記情報にある利用者に対し，面会を求め，電話をし，又は郵便物を送付する等して，介護サービスに関する契約の締結，締結方の勧誘の差止めを求めるとともに，同法４条による不法行為（被告３名については選択的に一般不法行為）に基づく損害賠償として，１２０１万６２１４円及びこれに対する不法行為日後である各被告の訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。１争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定し得る事実
(1)当事者
ア原告は，薬局経営と介護保険法による介護サービス事業を目的として平成８年２月２０日に設立された有限会社であり，大阪市〈以下略〉において「Ｐ４」の事業所名で，介護保険法における訪問介護事業者及び居宅介護支援事業者としての指定を受け，介護サービス事業を営んでいる（以下，上記所在地の事業所を「原告事業所」という。）。
イ被告Ｐ１は，平成１６年７月から原告の従業員として雇用され，平成２７年３月３１日に退職するまで，原告事業所における居宅介護支援事業の介護支援専門員（ケアマネージャー）として勤務していた者で，被告会社の代表取締役である。
ウ被告Ｐ２は，原告の従業員として雇用され，平成２７年４月１５日に退職するまで，原告事業所における居宅介護支援事業のケアマネージャーとして勤務していた者である。
エ被告Ｐ３は，平成２４年２月１日から原告の従業員として雇用され，平成２７年３月３１日に退職するまで，原告事業所における訪問介護事業のサービス提供責任者として勤務していた者である。
オ被告会社は，居宅介護サービス事業等を目的として平成２６年１２月２５日に被告Ｐ１によって設立された株式会社であり，「Ｐ５」の事業所名で開設する事業所において，介護保険法による訪問介護事業者及び居宅介護支援事業者の指定を受け，介護サービス事業を営んでいる（以下「Ｐ５」の名称の事業所を「被告事業所」という。）。
(2)原告の事業等
ア介護保険のサービス
介護保険のサービスとしては，①「居宅サービス」，②「居宅介護支援」等があるところ，①「居宅サービス」には，介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴，排泄，食事等の介護，そのほかの日常生活を送る上で必要となるサービスである「訪問介護」や，「訪問入浴介護」，「訪問看護」等が用意されている。要支援あるいは要介護の認定を受けた介護保険の被保険者（以下「利用者」という。）が，これらの介護保険のサービスの利用を希望する場合には，次のような流れで介護サービスが提供される。
要介護者については，指定居宅介護支援事業者との間の契約に基づき，同事業者に属するケアマネージャーが，利用者や家族の状況や意向を踏まえて「居宅サービス計画書」（以下「ケアプラン」という。）を作成し，これに基づき，さらに，利用者が指定居宅サービス事業者（以下「サービス事業者」という。）と契約を結び，各種居宅サービスが提供される。サービス事業者には，主としてケアマネージャーを通じて居宅サービス利用の打診がされ，同事業者と利用者の双方が合意に達すれば，居宅サービスに関する契約を締結する。
要支援者については，介護予防事業のケアマネジメントを実施するなど地域住民の健康保持と生活安定のために必要な援助を行う「地域包括支援センター」により介護予防サービス計画を作成し（この計画については，居宅介護支援事業者に委託をする場合もある。），要介護者の場合と同様に居宅サービスをサービス事業者から受ける。
（乙１ないし乙３）
イ原告における居宅サービスの提供
利用者との居宅サービスに関する契約締結後，原告においては，サービス提供責任者が，ケアマネージャーから提供された情報及びケアプランを基に利用者から改めて事情を聴取し，課題分析を行った上で訪問介護計画書を作成し，事業所に登録している訪問介護員（以下「ヘルパー」という。）に介護サービスの内容を指示伝達してサービス提供を行っている。
(3)原告における利用者の情報
ア原告においては，利用者につき，ケアプラン，原告のサービス提供責任者の作成したアセスメントシート，訪問介護事業所契約書（利用者との契約書），重要事項説明書，秘密取扱いに対する同意書，介護保険被保険者証写し，ケアマネージャーの作成したサービス提供書，訪問介護計画書，サービス業務実績表，利用者に関する記録等の複数の文書をまとめた利用者名簿（以下「本件利用者名簿」という。）を作成している。


「居宅サービス計画書」（ケアプラン，甲１５の３），介護保険被保険者証写し（甲１５の２），利用者基本情報（甲１５の１）には，利用者の住所，氏名，年齢，電話番号，介護認定状況，介護保険認定情報，利用者に対するサービスの内容等が記載されている（以下，これらを「本件利用者情報」という。）。
イ原告事業所
原告事業所は，平成１６年７月に開設され，その際，被告Ｐ１が原告に雇い入れられた。原告事業所においては，居宅介護支援事業と訪問介護事業とを取り扱っており，被告３名は，原告事業所の同じ事務室内で勤務していたが，被告Ｐ１及び被告Ｐ２は，ケアマネージャーとして居宅介護支援事業に従事し，被告Ｐ３は，サービス提供責任者として訪問介護事業に従事しており，被告Ｐ１は，原告事業所の責任者としての立場にあった。
原告の利用者には，「居宅介護支援」を利用した上で，「居宅サービス」である訪問介護も利用する場合には，原告事業所内の訪問介護事業所において本件利用者名簿が書類として保管されるほか（当該保管冊子を「ケースファイル」という。），居宅介護支援事業所においてもケアプラン，介護保険被保険者証の写し，サービス提供票，訪問介護計画書，利用者に関する記録等が別途ファイルされて保管されていた。
また，本件利用者情報は，電磁的記録として，クラウドコンピューティングシステムである「楽にネット」を利用して，保存されていた。
２争点及び争点についての当事者の主張
(1)本件利用者情報は不正競争防止法２条６項の「営業秘密」に該当するか
【原告の主張】
本件利用者情報は，以下のとおり，営業秘密に該当する。
ア有用性
介護保険による居宅サービス等の利用者である顧客を獲得することは容易なことではないが，原告の地道な長年の運営活動による信用が基礎となって顧客を獲得してきたものである。一度獲得して契約した利用者は，継続してサービスを受け続け，特別な事情のない限り，契約は更新されてきたものであるから，本件利用者情報は，多大な財産的価値を有する有用な営業上の秘密情報である。
イ秘密管理性
(ｱ)本件利用者名簿の保管冊子であるケースファイルは，原告事業所内の施錠できるキャビネット内に保管され，取り出すごとに解錠し，使用が終わったら戻して施錠するよう指導してきたもので，実際もこのように運用されていた。電磁的記録としての本件利用者名簿の情報は，「楽にネット」というクラウドコンピューティングシステムを利用して管理されていた。管理されている情報にアクセスするためには，事務所内の机上に置かれたパソコン（４台）のＵＳＢ端子に「楽にネット」から配給されたＵＳＢ型セキュリティーキー（以下「セキュリティーキー」という。）を差し込んで，割り当てられているＩＤ，パスワードを入力してアクセスする必要があり，アクセス利用は，原告事業所に勤務する被告３名ともう１名の従業員の４名に限定されており，他の者がＩＤ，パスワードを知らずにアクセスすることは不可能であった。
ケースファイルには，マル秘や部外秘等の表示はされていなかったが，原告の指示により，秘密として管理されていたことは，被告３名に周知されていた。(ｲ)また，原告においては，雇用契約書，身元保証及び誓約書，就業規則上に秘密保持条項が入れられており（甲１６ないし２１），プライバシー保護だけでなく，営業秘密の漏えい防止を目的としていた。
ウ非公知性
本件利用者名簿は，従業員に対して秘密保持を徹底させた上で使用されてきたのであり，非公知である。
【被告らの主張】
本件利用者情報は，以下のとおり，営業秘密に該当しない。
ア有用ではないこと
介護保険制度の下においては，どの事業所を利用しても概ね介護保険により利用料の負担は一定であり，その介護サービスの内容が通常のサービスが提供される限りにおいては，利用者である高齢者を中心とする要介護者，要支援者やその保護者等は，日々のコミュニケーションを取るためにヘルパーやケアマネージャー等との信頼関係や安心感を重視し，その環境の変化を望まないものである。したがって，このような信頼関係等がある以上，利用者の情報を同業他社が得たとしても，それまでの事業所との契約を継続するはずであるから，同業他社の「事業活動」にあっては，ほとんど利用価値がないし，他の事業においても有用な価値はない。
イ秘密として管理されていないこと
(ｱ)原告事業所の訪問介護事業所において保管されていたケースファイルは，キャビネットに入れられていたが，出社時に鍵を開けて帰宅時に鍵を閉めることとしていた。これは，訪問介護事業においては，居宅サービスを提供するにあたり，利用者の自宅の鍵を預かってキャビネットに入れていたため，防犯の観点から，事業所に人がいなくなる時は鍵を閉めるようにしていたものである。他方，居宅介護支援事業所おいて保管していた書類は，キャビネットを利用して保管していたが，入りきらない分はキャビネットの横の棚にも置かれ，キャビネット自体も常に鍵がかかっていなかった。
(ｲ)また，電磁的記録の管理も，各従業員にセキュリティーキーのＩＤとパスワードはあったものの，ＩＤは●（省略）●などの単純なもので，パスワードは共通であり，セキュリティーキーの管理は具体的に定められておらず，ほとんど差しっ放しで，持ち出しについても明確に禁止されていなかった。(ｳ)原告が指摘する秘密保持義務は，雇用契約書等から直ちに導かれるものではなく，雇用契約書等の記載は，利用者や顧客に対するプライバシー保護の観点からの一般的な義務にすぎず，対象の特定もないままに不正競争防止法の秘密管理性を肯定するものではないといえる。
(ｴ)したがって，原告が主張する本件利用者情報は，このようなケースファイル等の管理方法から，秘密として管理されていなかったものといえる。
(2)被告らの不正競争の有無
【原告の主張】
ア不正競争防止法２条１項７号の不正競争


被告３名は，在職中に，少なくともケースファイルの中の，「利用者基本情報」，「介護保険被保険者証」及び「居宅サービス計画書」（甲１５の１ないし３）をコピーして持ち出した。または，被告Ｐ１は，事業所内のパソコンのうち，被告Ｐ１の机の上に備え置いていたパソコンのＵＳＢ端子に差し込まれていた「楽にネット」のセキュリティーキーを勝手に外して自宅に持ち帰り，自宅のパソコンで「楽にネット」にアクセスして，本件利用者情報をダウンロードして取得した。被告３名は，退職後において，本件利用者情報を利用して，別紙被害一覧表記載の原告と訪問介護契約を締結していた利用者に対し，挨拶という口実で面会したり電話をかけるなどして，被告３名が辞めることにより原告のサービスが低下するなどと不安をあおった上，被告会社との契約を勧誘し，原告から被告会社への契約の切替えを行った。被告Ｐ１は，退職してから本訴を提起するまでの３か月以内の短期間に，原告事業所における訪問介護事業の利用者のうち別紙被害一覧表記載の２１名と，被告会社との契約を締結した。さらに，本訴を提起して以降も原告の利用者３名と被告会社との契約を締結し，結局，被告会社が，訪問介護について契約を締結した原告の利用者の利用額・粗利額は，原告に残った利用者の利用額・粗利額の３倍に上る。他方，原告代表者の知り合いには全く勧誘行為を行っていない。このような事実からすれば，被告３名が，原告代表者に知られないように，被告会社開業当初から，利用額の多い原告の利用者に的を絞って狙い撃ちにして奪う計画であったことは明らかである。
このように，被告３名は，不正の利益を得る目的で，あるいは，原告に損害を加える目的で，原告の営業秘密である本件利用者情報を使用したものである。
イ同項８号の不正競争
被告らは，前記アのとおり，被告３名の不正開示行為を知って，原告の営業秘密を取得し，又は被告会社における営業に使用したことは明らかである。
【被告らの主張】
ア不正競争防止法２条１項７号の不正競争
被告３名が，本件利用者情報等を取得した事実はないし，これを利用して利用者と契約したこともない。被告３名は，原告の利用者に対し，在職中，退職後にかかわらず勧誘行為をしたことはない。被告３名は，退職するまで，利用者に対して一部の者を除いて挨拶すらしていない。
被告Ｐ１は，平成２７年２月頃から，体調を崩して有給休暇に入ったが，退職までに終わらせるべき仕事のために，セキュリティーキーを自宅に持ち帰り，クラウドの情報にアクセスしたことはある。しかし，被告Ｐ１は，原告代理人からの内容証明郵便が届くなどしたため，セキュリティーキーを直ちに返却し，その後，退職までの間，事業所に赴き，有給休暇中であるにもかかわらず，引継ぎ等のために利用票（平成２７年３月分）など，紙にして数百枚分のデータを作成したもので，本件利用者情報を取得したといったことはない。被告３名は，原告勤務中，原告の業務のために本件利用者名簿を利用してきたが，「不正の利益を得る目的」，又は，「原告に損害を加える目的」で使用したことはない。
原告においては，①居宅介護支援（ケアプラン作成）はお金にならないこと，②ケアマネージャーの被告Ｐ１及び被告Ｐ２が退職するため十分に対応できるケアマネージャーがいなくなることから，居宅介護支援事業の縮小ないしは撤退を検討していた。そのためか，原告は，居宅介護支援事業において，原告代表者の知り合い以外の利用者については，順次，地域包括支援センターから委託を受けて作成したものについては地域包括支援センターにケアプランを返却し，また，その他のものについても，他の事業所のケアマネージャーにケアプランを引き取ってもらえないか打診し始めていた。
地域包括支援センターは，ケアプランを突如放棄されても困るとのことで，独立予定の被告Ｐ１に対し，受入先に困っているため，引き取ってもらえないかとの打診をした。被告Ｐ１は退職するまでの間は全て断ったが，平成２７年４月１日以降，順次地域包括支援センター等から，原告において被告Ｐ１及び被告Ｐ２が担当していたケアプランの引取りの打診を受け，居宅介護支援を行っている。原告において，訪問介護事業を利用せず，居宅介護支援を受けていた利用者は，被告会社に移転しているが，原告はこれについては特に本訴の対象とはしていない。また，①居宅介護支援事業の利用者やその家族が，訪問介護についても被告会社と契約したいとの意思を示したり，②原告の対応に不満を募らせていたところ，他のヘルパーやケアマネージャー等から，被告Ｐ１が独立したことを知って被告会社に契約を切り替えた者等がいる。
このような結果は，原告が利用者に無断で，上記のとおり，居宅介護支援事業におけるケアプランを移転させていたことに利用者が不信感を持ったことにも起因しているようであり，利用者自らの意思で被告会社を選択したもので，不正な勧誘など全くなかった。
イ同項８号の不正競争
前記アのとおりであり，同項８号の不正競争についても否認ないし争う。
(3)被告３名の行為が一般不法行為に当たるか
【原告の主張】
被告３名は，在職中に知り得た利用者に関する秘密や情報を漏洩しない義務を負いながら，本件利用者情報を不正に利用して，在職中である平成２７年２月から３月頃に，利用者に対し，被告会社を設立し，同年４月１日付けで被告会社に移籍することになっており，その結果原告においてサービスが低下するなどと不安感をあおり，動揺させた上，被告会社との介護サービス契約を締結するように不正に勧誘した。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
被告３名が本件利用者情報を利用した事実はない。
(4)原告の損害
【原告の主張】
原告は，別紙被害一覧表のとおり，平成２６年度の各利用者に関する利益（原告の売上額から人件費を控除したもの。）相当額１２０１万６２１４円の損害を被った。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（本件利用者情報は不正競争防止法２条６項の「営業秘密」に該当するか）について
(1)後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア原告事業所における本件利用者情報の管理状況


原告事業所の訪問介護事業所においては，本件利用者情報を含む本件利用者名簿が紙媒体の一つのファイル（ケースファイル）として，施錠できるキャビネットに保管されていた。利用者の居宅の鍵が預けられている場合には，ケースファイルと一緒に保管され，原告事業所に人がいない場合にはキャビネットは施錠されることとなっており，鍵はキャビネットの裏に置かれていた。介護支援事業所においても，本件利用者情報を含む書類を保管しており，要介護の利用者のファイルは施錠できるキャビネットに保管されていたが，常には施錠されておらず，要支援の利用者についてはキャビネットではなく，施錠できない棚に入れられていたものもあった。
（甲５ないし甲８，被告Ｐ１・尋問調書４，５頁）
また，本件利用者情報は，電磁的記録として，クラウドコンピューティングシステムである「楽にネット」に保存され，「楽にネット」にアクセスして本件利用者情報を閲覧するためには，原告事業所内のパソコンのＵＳＢ端子に「楽にネット」から配給されたセキュリティーキーを差し込んで，ＩＤ，パスワードを入力する必要があった。セキュリティーキーは，原告事業所に勤務する被告３名を含む４名の従業員各自に対し配布され，各セキュリティーキーにＩＤ，パスワードが設定されていたが，各ＩＤは，セキュリティーキーに記載してある●（省略）●などの記載に対応して●（省略）●などと定められ，パスワードは，●（省略）●であった。（甲９ないし甲１４，被告Ｐ１・尋問調書５，６頁）
イ原告従業員の秘密保持義務等
原告の就業規則は，従業員が在職中のみならず，退職後においても，職務上知り得た秘密を外部に漏らす行為を禁止している（第６１条(3)，甲１６）。また，原告と被告３名との間の雇用契約書には，利用者のプライバシーを守る義務がある旨（第５条），業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない旨（第９条）の記載があり（甲１７，甲１９，甲２１），被告Ｐ１及び被告Ｐ３の身元保証及び誓約書には，利用者の機密に関する事項は，在職中のみならず，退職後においても職務上知り得た機密等を他に漏らさない旨の記載があった（甲１８，甲２０）。
(2)判断
ア不正競争防止法における営業秘密とは，秘密として管理されている事業活動に有用な営業上の情報であって，公然と知られていないものをいう（同法２条６項）。
イ非公知性・有用性
本件利用者情報は，介護保険サービスを利用する利用者の住所，氏名，年齢，電話番号，介護認定状況，介護保険認定情報，利用者に対するサービスの内容等であるところ，これらの情報は，利用者のプライバシーに係る情報を含むものであるから，上記認定のとおり，従業員において秘密保持の対象となるもので，当然に非公知の情報である。
また，本件利用者情報は，介護保険サービスを提供する事業者にとって，通常知り得ない要介護者等の事業対象者や，その必要とするサービスの内容を知ることができるという意味で，その営業において有用な情報であるといえる。この点，被告らは，利用者にとって重要なのは，ヘルパーやケアマネージャーとの信頼関係等であり，それがある以上，同業他社が利用者の情報を得ても，従前の事業所との契約を継続するはずであるから，本件利用者情報の有用性はない旨主張するが，本件利用者情報があれば，同業他社は，勧誘対象者の選定や勧誘内容の策定を効率的に行うことができる上，被告らの主張は利用者と介護サービス事業者との関係が良好な場合にのみ妥当するにすぎないから，これにより有用性が否定されるものではない。
ウ秘密管理性
前記認定のとおり，被告３名の雇用契約書には，業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならないと定められており，本件利用者情報を含む電磁的記録は，アクセスにセキュリティーキーが必要なクラウドコンピューティングシステムを用い，原告事業所に勤務する各従業員にそれぞれ割り当てられたセキュリティーキーに設定されたＩＤとパスワードを入力しなければならないように管理されていた。また，原告事業所においては，本件利用者名簿を保管するための施錠できるキャビネットが設置されており，本件利用者名簿が利用者のプライバシーを含むものであることからすれば，当然キャビネットに保管することが予定されていたもので，被告Ｐ１自身も，介護事業者としての指定を受ける際に，キャビネットに施錠して保管するよう求められていることを認めている（被告Ｐ１・尋問調書３０頁）。このような本件利用者情報の管理状況からすれば，原告従業員において，原告事業所に勤務する原告従業員のみが本件利用者情報を利用できるもので，他に漏らしてはならない営業上の情報であると認識できたものといえ，秘密として管理されていたものと認められる。
これに対し，被告らは，原告事業所の訪問介護事業所におけるキャビネットの施錠は，利用者の自宅の鍵を預かっていたためであり，居宅介護支援事業所における上記キャビネットの施錠状況や，ＩＤ及びパスワードが簡単なものであったことを指摘して，秘密として管理されていなかった旨主張する。しかし，原告事業所における責任者であった被告Ｐ１は，本件利用者情報に係る書類が，本来施錠されたキャビネットに保管するべきものであることを認識しながら，前記認定のような管理を行っていたにすぎず，これをもって秘密として管理されていなかったということはできないはずであり，また，クラウドコンピューティングシステムのＩＤやパスワードは，形式的に決められていたものの，原告事務所の従業員以外の者に明らかにされていたものではなく，仮に持ち出しがされたとしてもＩＤとパスワードにより保護されているのであるから，被告らの主張はいずれにしても理由がない。また，被告らは，雇用契約書等での守秘義務の記載は，利用者等のプライバシー保護の観点からのものにすぎないと主張する。しかし，本件利用者情報が前記のとおり有用性を有する営業上の情報であることからすると，それを秘密とする趣旨が利用者等のプライバシー保護の観点のみにあるとは認められないから，上記の秘密としての管理をもって営業秘密の秘密管理というのに妨げはないというべきである。エ以上から，本件利用者情報は，不正競争防止法における営業秘密であると認められる。


２争点(2)（被告らの不正競争の有無）について(1)後掲証拠によれば，次の事実が認められる（争いのない事実を含む）。ア被告Ｐ１は，原告事業所立ち上げ当初から勤務しており，原告事業所における利用者の開拓等に努め，平成１６年７月の開所から１年程度で，ケアプラン等を作成し居宅介護支援を行う利用者が５０名程度，訪問介護事業の利用者が２０名程度となるに至った（甲２９，被告Ｐ１・尋問調書２０頁）。イケアマネージャーは，ケアプランの作成のみならず，サービスを提供する訪問介護事業者への紹介後も，少なくとも月に１回は利用者を訪問し，利用者の身体状況等の把握を行う必要があるもので，被告Ｐ１においては，訪問時に利用者からの相談等にも応じ，介護認定の手続の手伝いなどもしていた。訪問介護事業者も，ヘルパー等を通じて把握した利用者の状況を，毎月，ケアマネージャーに対して報告を行う必要があるとされているが，実際は，その連携が上手くいきやすいとして，居宅介護支援事業と訪問介護事業を同じ業者に頼む利用者が多く，原告事業所における訪問介護事業の利用者で，原告事業所における居宅介護支援を行っていない利用者は少なかった。（被告Ｐ１・尋問調書３，４，１２，１３頁）ウ原告事業所における居宅介護支援事業は，被告Ｐ１及び被告Ｐ２がケアマネージャーとしてケアプランを作成するなどの業務を担当しており，被告Ｐ１が有給休暇を取得し始めた平成２７年２月９日頃以降の同年３月頃には別のケアマネージャーが雇用されるなどしたが，短期間で辞めた者もいた（原告代表者・尋問調書１９，２０頁，被告Ｐ１・尋問調書１０，１１，３８，３９頁）。原告事業所における居宅介護支援事業のうち，介護予防支援については，大阪市の区が運営する地域包括支援センターからの委託を受けて，ケアプランを作成していたものもあった（争いのない事実）。
エ被告Ｐ１は，平成２６年１２月頃，原告代表者に対し，原告事業所を退職して独立し，介護サービスを提供する事業を始めたい旨を申し入れ，原告代表者はこれを了承した。そこで，被告Ｐ１は，独立のため，新会社設立の準備等を始め，同月２５日に被告会社を設立し，その後，被告会社の事務所として使用する物件を賃借するなどした。（原告代表者・尋問調書１３頁，被告Ｐ１・尋問調書２２，３３，３４頁）
オ原告代表者は，被告Ｐ１が独立を申し出たのに対し，原告事業所における事業を５００万円で譲渡するという提案をし，被告Ｐ１もこれを了承し，契約書の締結を求めていたが，その後，平成２７年２月９日頃，原告代表者は，上記のような額では営業を譲渡することは無理であるとして，譲渡金額として２０００万円の提示をした。被告Ｐ１は，それまでの話と全く異なる話に驚き，原告代表者の提示を断ったが，パニック発作を起こして倒れたため，その頃から同年３月末日の退職まで有休休暇を取得した。（被告Ｐ１・尋問調書８，４８ないし５０頁）カ被告Ｐ１は，有給休暇中の同年２月，「楽にネット」のセキュリティーキーを自宅に持ち帰り，２度ほどアクセスした（被告Ｐ１・尋問調書７，１５頁）。原告は，同月２６日，被告Ｐ１に対し，セキュリティーキーを不法に持ち出すことは犯罪行為である，などとして警告する文書を送付した。また，原告は，被告Ｐ３に対しても，原告の内部体制を漏洩して原告の業務を妨害しているとして，違法行為がないよう警告する文書を送付した。（甲２５，甲２６の各１及び２）これを受けた被告Ｐ１は，直ちに，原告に勤務していた被告Ｐ２にセキュリティーキーを原告に返還するよう，手渡した。その後，被告Ｐ１は，２度ほど，原告事業所に出社して仕事をするなどし，ケアマネージャーとして作成が必要な報告書や平成２７年３月分の各利用者の利用票等を作成した（被告Ｐ１・尋問調書８，９，３９，４２頁）。
キ被告Ｐ１は，同年３月末日をもって原告を退職したが，同月末における原告事業所の居宅介護支援事業の利用者は，約８０人であった。また，同時期の訪問介護事業の利用者は約５０人であり，居宅介護支援事業の利用者のうち，被告Ｐ１の担当していた者は，三十数人いた（被告Ｐ１・尋問調書１７，１９，２０頁）。原告事業所においては，同年４月１日以降，被告Ｐ２と他のケアマネージャーが居宅介護支援事業を担当していたが，地域包括支援センターからの委託を受けて原告事業所においてケアプランを作成した者について，順次，地域包括支援センターにケアプランを返却し，他のケアプランについても，他の事業所のケアマネージャーにケアプランを引き取ってもらえないかと打診するなどしたため，地域包括支援センター等から被告会社に対し，被告Ｐ１及び被告Ｐ２が原告においてケアプランを担当してきた利用者についてケアプランを引き取るよう求められるなどした。その結果，原告において居宅介護支援のみを利用していた者は，被告会社が担当するようになり，訪問介護も併せて利用していた者についても，被告会社がその居宅介護支援を担当するようになった者がいた（原告代表者・尋問調書１７頁，被告Ｐ１・尋問調書１０，１１頁，争いのない事実）。
原告においては，ケアプランの作成等の居宅介護支援事業を仮に他の業者に依頼しても，訪問介護事業を継続することはできると考えていた（原告代表者・尋問調書１７，１８頁）。


ク被告会社は，平成２７年４月１日以降，介護保険法による訪問介護事業者及び居宅介護支援事業者の指定を受け，被告事業所を開業した。被告Ｐ２は，同月１５日に原告を退職し，翌日から被告会社で勤務を始めた。（争いがない）原告事業所において訪問介護を利用していた利用者のうち，本訴が提起される平成２７年７月頃までの間に２０人の利用者が被告事業所に移り（被告Ｐ１は，乙４において，別紙被害一覧表記載１６の利用者の被告会社との契約を否認しているところ，同人と被告会社との居宅サービスに関する契約が締結されたことを認めるに足る証拠はない。），本訴提起後もさらに３人の利用者が移った。これらの合計２３人のうち，原告が居宅介護支援事業を担当し，被告Ｐ１又は被告Ｐ２がケアマネージャーとなっていたものは２０人であり（甲２７），これらの利用者の中には，原告がケアプランを地域包括支援センターに返却する等したことから，同センターから被告会社にケアプランの引取りを求めたものもあった。原告事業所には，本訴提起時には３０人の訪問介護の利用者が残っていたが，平成２８年１月の時点では２２人となった。原告事業所に同月の段階で残った利用者２２人の平成２６年４月から平成２７年３月までの利用額の合計は７３５万円余であり，被告事業所に移転した２３名の同期間の利用額は，２１６２万５７７０円であった。（甲２７，乙４，被告Ｐ１・尋問調書４４ないし４６頁，弁論の全趣旨）
(2)判断
ア原告は，被告３名が本件利用者情報をコピーする，あるいは，電磁的記録をダウンロードするなどして不正に取得し，これを使用して挨拶という口実で，面会する，電話をかけるなどして原告のサービスが低下するなど不安をあおり，利用額の高い原告の利用者を計画的に奪うために被告会社における勧誘活動を行った旨主張し，被告Ｐ１が本件利用者情報にアクセスできるセキュリティーキーを自宅に持ち帰ってアクセスしたこと，被告会社が被告事業所を開業して短期間に，平成２７年３月末日当時約５０人いた原告事業所の訪問介護事業の利用者のうち，利用額の高い約２０人が被告事業所に移転したこと等を指摘する。イ前記認定のとおり，被告Ｐ１は，有給休暇に入った平成２７年２月頃に本件利用者情報にアクセス可能となるセキュリティーキーを自宅に持ち帰って２度ほどアクセスし，また，休暇中に２度ほど原告事務所に出社している。しかし，前記認定の経緯からすれば，被告Ｐ１が平成２７年２月９日頃以降退職するまで休暇を取得して出社しないことが事前に予定されていたものとは認められないから，被告Ｐ１の有給休暇中であったとしても，ケアマネージャーとして必要な書類につき未処理のものの作成等を行う必要があったといえ，実際，被告Ｐ１が各利用者の利用票等必要な書類を作成していたことからすれば，被告Ｐ１が有給休暇中に本件利用者情報にアクセスしたことや有給休暇中に出社していた事実をもって，本件利用者情報を不正に取得したと推認することはできない（なお，原告は，被告Ｐ１が引継ぎをしていない旨主張するが，被告Ｐ１が退職した後のケアマネージャーの業務は問題なく継続されていたことからすれば（原告代表者・尋問調書２１頁），必要な書類の作成はされていたものと認められる。）。また，本件における一切の証拠によっても，他に被告３名において本件利用者情報を不正にコピーするなどして持ち出した事実を認めることはできない。なお，原告は，人証調べ後の平成２８年９月１４日付けで，「楽にネット」にアクセスしてデータをダウンロードした事実の有無と日時等についての調査嘱託を申し立てたが，原告には，同年４月１１日の第５回弁論準備手続期日及び同年５月２０日の第６回弁論準備手続期日の２期日にわたって，営業秘密の使用を裏付ける事実の主張立証について特に検討の機会が与えられており，原告は，その機会に上記の調査嘱託の申立てをせず，人証調べの申出をした上で人証調べが実施されたのであるから，原告の上記の調査嘱託の申立ては，重過失により時機に後れたものといわざるを得ず，また，訴訟の完結を遅延させることも明らかであるから，当裁判所は，民事訴訟法１５７条１項に基づきこれを却下したものである。
ウまた，原告においては，前記認定のとおり，被告Ｐ１の退職に当たり，居宅介護支援事業を行わずとも訪問介護事業の継続は可能であると考え，居宅介護支援事業において，地域包括支援センターから委託を受けた利用者についてはケアプランを地域包括支援センターへ返還し，他の利用者についても他の事業所への変更を打診するなどしており，そのために地域包括支援センターから被告会社にケアプランの引取りを求めた利用者が存する。また，同センターが被告会社に引取りを求めたものでない利用者であっても，上記のような理由等で居宅介護支援事業を変更することとなった場合には，被告Ｐ１又は被告Ｐ２が，従前，原告事業所のケアマネージャーとしてケアプランを作成し，利用者宅を定期的に訪問するなどして密接に関わっていたことから，これまでどおり被告Ｐ１や被告Ｐ２に居宅介護支援を担当してもらうことを希望することは十分に考えられる。そして，ケアプランを行う訪問介護事業者が居宅介護支援事業者と同じである必要はないが，実際は，居宅サービスについての利用者の要望等をケアプランに反映させるため，訪問介護事業と居宅介護支援事業が同じ事業所の方がより連携が上手くいく場合が多いとして，同じ事業所の居宅サービスを希望する利用者は多く，原告事業所においても，訪問介護事業の利用者のうち，ほとんどが原告事業所の居宅介護支援事業のケアマネージャーを利用していたことからすれば，被告事業所において居宅介護支援を利用するようになった者が，居宅サービスを扱う訪問介護事業も同じ被告事業所に依頼することは，特に不自然なことではなかったといえる。そして，このことは，被告Ｐ１も，原告において，利用者に居宅介護支援を他の事業所等で行う旨の打診をしたことに，利用者が不信や不安を感じて原告との居宅介護支援の継続を止め，これまで担当であった被告Ｐ１や被告Ｐ２に依頼し，その際，訪問介護事業についても被告事業所に移った事例もある旨述べているところである（乙４）。
また，原告から被告会社に移った利用者の中には，原告において訪問介護事業のみを利用していた者もいるが，その数はわずかに３人であるから，これをもって，被告らによる本件利用者情報の開示・使用を推認することはできない。なお，原告は，原告から被告会社に移った利用者は利用額の多い者に絞られていると主張し，甲２７を指摘するが，利用額の多い利用者は，基本的に重度の要介護者であり（原告代表者・尋問調書２８頁），ケアマネージャーとの繋がりが深いと考えられるから，そのような利用者が被告会社に移ることを希望したとしても不合理ではなく，上記の点から被告らによる本件利用者情報の開示・使用を推認することはできない。


平成２６年１１月１０日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２７１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１０月２７日
判        決
原              告      株式会社ＪＫスクラロースジャパン訴訟代理人弁護士      小笠    原     耕     司
松      野        英
片      倉    秀    次
田      村    有加    吏
弁理士     稲      葉    良    幸
小      林    綾    子
赤      堀    龍    吾
訴訟復代理人弁護士     山      崎    臨    在被              告     三栄源エフ・エフ・アイ株式会社訴訟代理人弁護士      田      中    千    博
溝      内    伸治    郎
小      林    幸    夫
坂      田    洋    一
弁理士     三      枝    英    二
中      野    睦    子
宮      川    直    之
主        文
１特許庁が無効２０１２－８００１４５号事件について平成２５年８月２７日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①明細書の記載要件（実施可能要件），②特許請求の範囲の記載要件（サポート要件）及び③進歩性についての各判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成７年２月２０日，名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする発明につき，特許出願をし，平成１６年３月５日，設定登録を受けた（特許第３５３０２４７号。甲４２）。
原告が，平成２４年９月６日付けで本件特許について無効審判請求をした（無効２０１２－８００１４５号。甲４３）ところ，被告は，同年１２月３日付け訂正請求書（甲４５，甲４６）により，特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の変更を内容とする訂正請求をした（以下「本件訂正請求」という。）。特許庁は，平成２５年８月２７日，本件訂正請求は認められないとした上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年９月５日，原告に送達された。
２本件特許に係る発明の要旨
本件特許に係る発明の要旨は，以下のとおりである。
【請求項１】
「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」
【請求項２】
「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。」
【請求項３】
「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール１００部に対してシュクラロースを０．０００１～２．０部添加する請求項２記載のアルコール飲料の風味向上法。」
【請求項４】
「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール１００部に対してシュクラロースを０．００１～２．０部添加する請求項２記載のアルコール飲料の風味向上法。」（以下，各請求項に記載された発明を「本件発明１」，「本件発明２」などといい，各請求項に記載された発明をすべて併せて「本件発明」という。）３本件審決の理由の要点（審決取消事由に関するものに限る。）
⑴原告が主張した無効理由
ア無効理由１（明細書の記載要件〔実施可能要件〕違反及び特許請求の範囲の記載要件〔サポート要件〕違反）
(ｱ)明細書の記載要件（実施可能要件）違反
以下のとおり，本件特許の発明の詳細な説明は，平成６年法律第１１６号附則６条２項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成６年改正前特許法」という。）３６条４項の要件を満たさず，本件発明は，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきである。
ａ無効理由１－１    用語
本件特許に係る特許公報（甲４２。以下「本件特許公報」という。）に掲載されている明細書（以下「本件明細書」という。）中，アルコールに起因する「バーニング感」や「焼け感」という用語及び「アルコールの軽やか風味を生かした」という用語は，いずれも一般的なものではなく，本件明細書の記載を参酌しても，本件発明がどのような風味を改善しようとするものであるか，不明確である。ｂ無効理由１－２    シュクラロースの添加量の範囲本件明細書の実施例には，①アルコール水溶液にシュクラロース等の甘味料を加えて，「苦み」及び「焼け」の各抑制効果を評価して比較した結果，②レモンライムなど３種類のアルコール飲料に様々な濃度のシュクラロースを加えて，甘味度及び苦味抑制効果を評価した結果が記載されているにとどまり，他の多種多様なアルコール飲料において，どのような範囲でシュクラロースを加えれば風味が改善されるかは，不明である。
ｃ無効理由１－３    試行錯誤
当業者は，本件明細書の記載内容及び出願時の技術常識を参酌しても，多様な味を有する種々のアルコール飲料の風味をシュクラロースによって改善できると考えることはできず，相当の試行錯誤を重ねても，本件発明の実施は困難である。(ｲ)特許請求の範囲の記載要件（サポート要件）違反（無効理由１－４    一般化）
当業者は，本件発明の課題を解決するために，本件明細書の記載内容及び出願時の技術常識を考慮しても，発明の詳細な説明に開示された内容を本件発明の全範囲にまで拡張又は一般化することはできない。
したがって，本件発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとはいえないから，平成６年改正前特許法３６条５項１号の要件を満たさず，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきである。
イ無効理由２（進歩性の欠如）
当業者は，出願当時において，甲１号証に記載された発明（以下「引用発明」という。）について，甲２号証から甲５号証に記載された発明に基づき，ソーマチンの代わりにシュクラロースを用いて本件発明を容易に想到し得たといえるから，本件発明は，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきである。
甲１号証大橋司郎ほか「フレーバーエンハンサーとしてのソーマチンの特性と応用」月刊フードケミカル１９８５－１０    株式会社食品化学新聞社発行４０
頁から４７頁
甲２号証I.   KNIGHT,“The   developmentandapplications   ofsucralose,a   newhigh-intensitysweetener”Canadian   JournalofPhysiology   andPharmacologyNRCResearchPressvol.72,   1994   p435-p439
甲３号証特開昭５７－１８６４５９号公報


甲４号証特公平５－３４９４３号公報
甲５号証特開昭６３－１７３５７２号公報
⑵本件審決の判断
ア無効理由１（明細書の記載要件〔実施可能要件〕違反及び特許請求の範囲の記載要件〔サポート要件〕違反）について
以下のとおり，本件特許については，平成６年改正前特許法３６条４項違反（明細書の記載要件〔実施可能要件〕違反）及び同条５項１号違反（特許請求の範囲の記載要件〔サポート要件〕違反）のいずれも認められない。(ｱ)無効理由１－１（用語）に係る実施可能要件違反について①アルコールを飲食した際に口腔内やのどに焼けるような感覚を覚えることは，誰もが経験するところであること，②本件明細書記載の実験例１（以下「実験例１」という。）において，アルコール濃度５％の水溶液につき，「焼け」感，すなわち，「バーニング感」の有無が評価されていることから，この感覚は，味覚パネルであれば，上記の濃度のアルコール水溶液においても評価可能なものといえることなどに鑑みれば，「バーニング感」や「焼け感」という用語は，一般的な用語ではないとしても，アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ，特段不明瞭な点はない。
「アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する」（本件明細書【００２４】）の趣旨は，「苦味」や「バーニング感」が抑制される結果，アルコールが本来有している「アルコールの軽やか風味が生か」され，「風味が向上する」ものと理解され，「アルコールの軽やか風味」という用語の意味するところは明瞭といえる。
(ｲ)無効理由１－２（シュクラロースの添加量の範囲）及び１－３（試行錯誤）に係る実施可能要件違反並びにサポート要件違反（無効理由１－４一般化）
について
①本件明細書には，(i)アルコール／シュクラロース水溶液につき，アルコール濃度が５％のもの，１０％のもの，２０％のもの及び４０％のもののいずれにおいても，シュクラロース添加による苦味抑制効果が同添加に係る広い濃度範囲について認められたことが，【表２】から【表５】に示されており，（ⅱ）また，バーニング感及び苦味の抑制効果が確認された実施例が２例（【００１１】から【００１３】，【表１】，【００２２】，【００２３】）示されていること，②シュクラロースの添加量の範囲を決めるに当たっては，シュクラロースをアルコール飲料に添加して味を確かめることで足り，格別困難な実験を要しないこと，③シュクラロースの濃度は，当該アルコール飲料が甘味を楽しむものか，甘味が嗜好を妨げるものかという観点に立ち，嗜好も考慮に入れて，適宜決め得るものであることから，当業者は，本件明細書の記載に基づき，過度の試行錯誤を強いられることなく，多種多様なアルコール飲料においてシュクラロースの添加量を決めることができるものといえる。
イ無効理由２（進歩性の欠如）について
(ｱ)引用発明
「不快な苦味，渋味，アルカリ味，臭いを緩和する効果を有するソーマチン。」(ｲ)本件発明１と引用発明との一致点及び相違点（以下「一致点及び相違点」という。）
【一致点】
「甘味料からなることを特徴とする苦味を抑える作用を有する風味向上剤。」
【相違点１】
風味向上剤の成分である甘味料が，本件発明１においては「シュクラロース」であるのに対して，引用発明においては「ソーマチン」である点。
【相違点２】
風味向上剤の適用対象が，本件発明１においては「アルコール飲料」であるのに対して，引用発明においては特に限定していない点。
【相違点３】
風味向上剤の「風味」が，本件発明１においては「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味」を抑え，「アルコールの軽やか風味を生かす」ものであるのに対して，引用発明においては，アルコールに限らず「不快な苦味」を「緩和する効果」を有するものである点。
【相違点４】
風味向上剤の「風味」が，本件発明１においては「アルコール飲料のアルコールに起因する」「バーニング感を抑え」，「アルコールの軽やか風味を生かす」ものであるのに対して，引用発明においては，そのような作用の有無は不明である点。
(ｳ)相違点についての検討
シュクラロースがバーニング感抑制効果を有することは，甲１号証から甲５号証のいずれにも記載されておらず，また，出願時の技術常識を参酌しても，導くことはできない。
仮に，甲１号証及び甲５号証に記載されている「刺激」をもって「バーニング感」と理解する当業者が存在したとしても，甲１号証はソーマチン，甲５号証は糖アルコールに係る発明であり，いずれもシュクラロースに係る発明ではないことから，上記当業者において，ソーマチン又は糖アルコールによってバーニング感が抑制されたことから，シュクラロースもバーニング感抑制効果を有することを導くことは，困難である。
以上によれば，当業者が，引用発明から本件発明を容易に想到し得たとはいえず，本件発明が進歩性を欠き，特許法２９条２項に反するとは認められない。
ウ結論
以上によれば，本件発明は，無効理由１及び２のいずれによっても，無効とすることはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（用語に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕に関する判断の誤り）
以下のとおり，本件明細書記載の「バーニング感」又は「焼け感」及び「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は，いずれも不明瞭であり，本件特許の発明の詳細な説明は，実施可能性を欠くものといえるから，上記用語のいずれについても不明瞭な点はないという本件審決の判断は，誤りである。⑴取消事由１－１「バーニング感」又は「焼け感」ア本件審決は，本件特許出願前である１９９０年１月２０日に発行された小学館ランダムハウス英和大辞典パーソナル版（全１巻）第１６刷（株式会社小学館発行。以下「小学館英和辞典」という。）の３４９頁から３５０頁（甲２１）の「burn」の項において，「Thewhiskeyburned   inhisthroat.   ウイスキーがのどに火のように熱かった。」という用例が示されていることを指摘し，「burn」という用語は，本件特許出願前から，アルコール飲料について使用されており，したがって，その現在分詞形である「バーニング」という表現をアルコールについて使用することにつき，何ら違和感はない旨説示する。
(ｱ)ａしかしながら，小学館英和辞典における上記用例は，英語においては「burn」という用語がウイスキーについて用いられ得ることを示すものにすぎず，これをもって，「アルコールに起因するバーニング感」という用語の意味が明瞭であるということはできない。


さらに，小学館英和辞典の「burn」の項には，前記用例の前に「（味などが）ぴりっとくる，ひりひりする（causetosmart   orsting）」と記載されているところ，「sting」は，針などで刺された感覚を意味する用語であり，小学館英和辞典の「sting」の項にも，「〈植物などが〉（触れて）〈舌・鼻などに〉刺すような痛みを感じさせる；〈味が〉〈舌などを〉ぴりっと刺激する」などと記載されている（甲６３）。このことから，小学館英和辞典によれば，英語の「burn」で表される感覚は，「針で刺されるようなぴりっとする刺激」を指すものと解することができる。他方，被告は，本件明細書において「バーニング感」を「焼け」又は「焼け感」と言い換えているところ（【００１３】，【００２３】等），後述するとおり，アルコール飲料の風味について用いられる「バーニング感」や「焼け感」という用語の意味は不明瞭であるものの，一般に，「焼け感」，すなわち，「焼けるような感覚」は，皮膚等のある程度の広さを有する面が高熱にさらされて生じる感覚をいい，先の鋭くとがったもので一点に圧力を掛けられて生じる感覚を意味する「針で刺されるような刺激」とは，異質のものである。
ｂしたがって，本件審決が判断の根拠とした小学館英和辞典と，本件明細書の記載との間には，「バーニング感」という用語の解釈についての矛盾が存在するといえ，このことは，同用語の意味が不明瞭であることを裏付けるものといえる。
(ｲ)ａ本件特許出願よりも前に公開された特許文献に，「バーニング感」という用語を使用したものはなく，現時点においても，一千万件を超える特許文献中，アルコールについて「バーニング感」という用語を使用しているものは，本件特許の出願公開公報及び本件特許公報を含む被告の出願に係るもの５件，本件特許の出願公開公報など被告の出願に係る特許文献を引用したもの１４件，被告の出願に係る特許文献を参照した可能性が高いもの１件にとどまり，いずれにおいても，「バーニング感」という用語の具体的意味は説明されていない。検索エンジン「Google」を用いて「バーニング感」という用語の使用例を検索した結果も，アルコールについて同用語を使用しているのは，前述した被告の出願に係る特許文献，同特許文献を引用した特許文献，被告の出願に係る特許文献を参照した可能性が高い特許文献，被告の従業員が著した文献など，被告が作成した文献やその記載を引用したもの，参照した可能性が高いものであることを示している。ｂ現時点において，一千万件を超える特許文献中，アルコールについて「焼け感」という用語を使用しているものは，本件特許の出願公開公報及び本件特許公報のみである。
検索エンジン「Google」を用いて，「焼け感」及び「酒」を含むもの，「焼け感」及び「アルコール」を含むものを，それぞれ検索した結果，アルコールに起因するバーニング感に関連するものと思われる２件の記載（甲６０の１２，１３）の他は，本件特許の出願公開公報を引用するもの以外，アルコールに起因するバーニング感の意味で「焼け感」という用語を使用するものは見当たらない。さらに，本件特許出願前に出版された「広辞苑」（甲６１の１）並びに最新の「広辞苑」（甲６１の２）及び「大辞林」（甲６２）のいずれにも，「バーニング感」及び「焼け感」という用語は掲載されておらず，また，「焼く」及び「焼ける」の各項において，これらがアルコール飲料の風味や感覚に用いられる旨の記載は見られない。
ｃ以上によれば，本件特許出願当時，「バーニング感」又は「焼け感」という用語が，アルコール飲料の風味を表現するものとして明瞭であったことを認める根拠はなく，現在においても，これらの用語がアルコール飲料について使用されることはまれであるといえる。
イ本件審決は，実験例１において，アルコール水溶液について「バーニング感」の有無が味覚パネルによって評価されたことを指摘するが，前記アのとおり，アルコール飲料について「バーニング感」や「焼け感」という用語を使用するのは，ほぼ被告の内部に限られるといえ，この点に鑑みれば，上記味覚パネルによる評価をもって，アルコールに起因する「バーニング感」や「焼け感」という用語の意味が当業者に明瞭であるということはできない。
ウ実験例１において，５％という低濃度のアルコール飲料についてバーニング感（焼け感）が評価されていることから，「バーニング感」という用語の意味が明瞭であるというためには，５％以下の低濃度のアルコール飲料についても「バーニング感」を知覚できるという技術常識が存在しなければならない。しかしながら，後記のとおり，乙２号証には，エチルアルコールの味覚域値について約５vol％になると灼熱感が出てくる旨記載されているが，同記載は，１００年前の文献から引用したものであり，内容も個人の経験を記したものにすぎない。他に，本件証拠中，低濃度のアルコール飲料についてバーニング感が知覚されることを示すものはない。
以上によれば，本件証拠上，低濃度のアルコール飲料についても「バーニング感」を知覚できるという技術常識の存在は認められない。
エ被告は，「バーニング感」は，温覚受容器によってとらえられる感覚である旨主張するが，以下のとおり，同主張は根拠を欠く。すなわち，乙７号証（中原徳昭ほか「本格焼酎の基本味を識別する脂質膜センサ」日本食品科学工学会誌第５２巻    第８号２００５年８月    ３５５頁から３６５頁）記載のエタノール溶液の「温度感」を評価した結果によれば，エタノール濃度１０％の溶液について，ほぼ「冷たい」という感覚を示す数値が表れている。したがって，「バーニング感」が温覚受容器によってとらえられる感覚であるとすれば，実験例１においてアルコール濃度５％の水溶液について確認された「焼け」感とは，「冷たい」感覚を指すことになり，同感覚は，「バーニング感」とはかけ離れたものといえる。また，乙８号証によれば，温覚受容器は３０度から４５度までに反応する旨記載されているところ，実験例１も含む本件明細書記載の実施例における水溶液及び飲料は，それよりも低温であったものと考えられる。さらに，アルコールが温覚受容器と反応することを示す証拠はない。
オ以上によれば，「バーニング感」や「焼け感」という用語は，アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ，不明瞭な点はない旨の本件審決の判断は，客観的な証拠によらない，審判合議体の主観的な感覚のみに基づくものといえ，誤りである。
⑵取消事由１－２    「アルコールの軽やか風味」ア本件審決は，本件発明１につき，アルコールの「苦味」や「バーニング感」が抑制されると，必ず「アルコールの軽やか風味」が生かされ，その結果として必然的に風味が向上する旨解しているものと思料される。イしかしながら，本件発明１において，アルコール飲料の「苦味」や「バーニング感」を抑制すること及び「アルコールの軽やか風味を生かす」ことは，互いに独立した評価項目であり，これらの両方の実現をもって，「風味向上」したと判断されるべきである。この点は，本件明細書【０００７】の記載からも明らかといえる。


本件明細書には，上記のとおり「苦味」や「バーニング感」の抑制とは独立した評価項目に係る，「アルコールの軽やか風味」の意義を説明する記載はなく，これが生かされるという，本件発明の効果を具体的に裏付ける記載もない。また，本件明細書には，「香り」についての記載はなく，被告の主張するように「軽やか風味」を「香り」と解することはできない。
以上に鑑みると，当業者において，アルコール飲料にシュクラロースを添加することによって「アルコールの軽やか風味」が生かされるか否かを判断することは不可能であり，「アルコールの軽やか風味」の意味するところは明瞭といえる旨の本件審決の判断は，誤りである。
２取消事由２（シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕並びに一般化に係るサポート要件違反〔同条５項１号違反〕に関する判断の誤り）
以下のとおり，シュクラロースの添加量に関し，本件特許の発明の詳細な説明は，実施可能性を欠き，また，本件発明は，サポート要件に反するものといえるから，当業者は，本件明細書の記載に基づき，過度の試行錯誤を強いられることなく，多種多様なアルコール飲料においてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断は，誤りである。
⑴前記１のとおり，アルコールの「バーニング感」や「軽やか風味」という用語の意味が不明瞭である以上，当業者がアルコール飲料の「風味向上」のために添加すべきシュクラロースの量を決定することは，不可能である。⑵仮に，アルコールの「バーニング感」や「軽やか風味」という用語の意味が明らかであったとしても，以下のとおり，当業者は，シュクラロースの添加量を決定することはできない。
ア(ｱ)シュクラロースの添加量は，「シュクラロースが風味向上効果を発現される濃度とシュクラロースの持つ甘味によりアルコール飲料の嗜好が低下する濃度とによって定められる」（本件明細書【０００７】）ものであるところ，苦味抑制効果については，シュクラロースの濃度が高いほど強い効果が得られること（本件明細書記載の実験例２。以下「実験例２」という。）から，甘味が嗜好を低下させるアルコール飲料においては，風味向上効果を発現し，かつ，アルコール飲料の嗜好を低下させないシュクラロースの濃度は，極めて狭い範囲のものに限られるか，存在しないものと考えられる。
また，本件明細書において，「バーニング感」を評価した実施例は，実験例１及び実施例３のみであり，これらから，シュクラロースの添加量とバーニング感が抑制される程度との関係を理解することはできない。さらに，「軽やか風味を生かす」ためのシュクラロースの添加量については，本件明細書に全く記載されていない。以上のとおり，シュクラロースの添加量と，①「バーニング感」の抑制との相関関係及び②「軽やか風味を生かす」こととの相関関係については，いずれも本件明細書に記載されておらず，また，本件特許出願時における技術常識であったと認めることもできない。
(ｲ)本件審決は，「（シュクラロースの濃度が）アルコール飲料の種類に応じた好ましいとする濃度を超えた場合であっても，甘味が付いたアルコール飲料としてそれを好む者もいるだろうし，好ましいとする濃度を超えたからといって『苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する』という効果が奏されないと述べているわけでもない。」という見解を示すが，シュクラロースの濃度が「アルコール飲料の種類に応じた好ましいとする濃度を超えた場合」は，仮にそれを好む者がいたとしても，もはや風味が向上したとはいえないと解するべきである。
イ本件発明３及び本件発明４においては，添加するシュクラロースの量がエチルアルコールに対する濃度比の範囲によって示されているところ，その上限である「エチルアルコール１００部に対してシュクラロース２．０部」については，本件明細書記載の実験例において効果が確認されていない。しかも，本件発明３におけるシュクラロースの添加量の範囲，すなわち，「エチルアルコール１００部に対してシュクラロースを０．０００１～２．０部」には，実験例２において苦味抑制効果を奏さなかった添加量が含まれている。加えて，前記のとおり，シュクラロースの添加量と，①「バーニング感」の抑制との相関関係及び②「軽やか風味を生かす」こととの相関関係は，いずれも不明である。
ウ以上によれば，当業者は，本件発明において，多種多様なアルコール飲料の「アルコールに起因するバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生か」し，かつ，嗜好を低下させないようにシュクラロースの添加量を決定することは，相当の試行錯誤によっても不可能であるから，本件特許の発明の詳細な説明は，実施可能性を欠くものといえる。
また，本件特許の発明の詳細な説明に開示された内容を，本件発明の全範囲にまで拡張又は一般化できるとは認められないことから，本件発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず，サポート要件に反する。３取消事由３（進歩性の欠如〔特許法２９条２項違反〕に関する判断の誤り）
⑴引用発明の認定の誤り
甲１号証には，不快な味や臭いを緩和するというソーマチンの特性の例として，「苦味」を緩和する効果とともに，チューハイにおける「アルコールの臭いと刺激の緩和」という効果が記載されていることから，引用発明は，「不快な苦味，渋味，アルカリ味，臭いを緩和し，アルコールの刺激も緩和するソーマチン」と解するのが相当である。
本件審決は，上記記載にもかかわらず，引用発明につき，アルコールの刺激の緩和という効果を認定しなかった点において，誤りである。
⑵一致点及び相違点の認定の誤り
ア前述したとおり，アルコール飲料の「バーニング感」という用語の意味は不明瞭であるが，実験例１及び本件明細書の実施例３（以下「実施例３」という。）において味覚パネルがバーニング感を評価していることを考慮すれば，アルコール飲料には，シュクラロースを加えることによって抑制される何らかの風味が存在するものと考えることもできる。
そして，被告が出願した，発明の名称を「バーニング感抑制剤及びバーニング感抑制方法」とする発明に係る出願公開公報（甲６４）には，「バーニング感とも呼ばれる口腔から喉にかけて感じられる焼けるような刺激感が」と記載されていること（【０００４】）などから，上記「何らかの風味」，すなわち，アルコールに起因する「バーニング感」をあえて解釈すれば，アルコールの「刺激」と同一のものと解するのが相当である。
イ以上を前提とすると，一致点及び相違点は，以下のとおりであり，これらについての本件審決の認定は，誤りである。
【一致点】
「甘味料からなることを特徴とする，対象不特定の苦味と，アルコール飲料のバーニング感，すなわち，刺激とを抑制する作用を有する風味向上剤。」
【相違点１】
風味向上剤の成分である甘味料が，本件発明１においては「シュクラロース」であるのに対して，引用発明においては「ソーマチン」である点。
【相違点２】
苦味の抑制の適用対象が，本件発明１においては「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味」であるのに対して，引用発明においては不特定である点。
【相違点３】


風味向上剤の「風味向上」が，本件発明１においては「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑制し，アルコールの軽やか風味を生かす」ものであるのに対して，引用発明においては，「対象不特定の苦味やアルコールのバーニング感を抑制する」ものであって，「アルコールの軽やか風味を生かす」作用の有無は不明である点。
⑶相違点についての判断の誤り
ア(ｱ)相違点２について
甲１号証には，ソーマチンが様々な食品の苦味を抑制することが，甲３号証には，甘性クロロデオキシ糖がある種の甘味剤に関連した苦味性をマスクすることが，甲４号証には，麦芽飲料にアスパルテームを添加すると後苦さが少なくなることが，それぞれ記載されていること，甘味料によって苦味を低減させることは，古来周知の事実であることから，引用発明において，苦味の抑制の対象としてアルコール飲料を選択することは，当業者が容易に想到するものといえる。
(ｲ)相違点３について
前述したとおり，「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は不明瞭であること，シュクラロースによって「アルコールの軽やか風味」が生かされたことは，本件明細書に具体的に示されていないことから，「アルコールの軽やか風味を生かす」作用の有無をもって，本件発明１と引用発明との相違点ととらえることはできない。
(ｳ)相違点１について
甲１号証の記載によれば，ソーマチンによってアルコールの苦味及びバーニング感を抑制することは，当業者にとって自明の事項といえるところ，①ソーマチンとシュクラロースは，いずれも高甘味度甘味料（低カロリー甘味料）に分類されること，②高甘味度甘味料は，砂糖を代替するものとして開発されたことに鑑みると，甘味を付与する対象に応じて最適な高甘味度甘味料を選択するために高甘味度甘味料同士を代替することは，当業者において容易に想到するものと考えられる。さらに，甲５号証には，「口腔及び喉に対する焼酎などの蒸留酒のアルコールの刺激を緩和」することを課題とし，蒸留酒に一定の特徴を有する糖アルコールを有意量添加することによって同課題を解決したことが記載されているところ，上記「口腔及び喉に対する焼酎などの蒸留酒のアルコールの刺激」は，アルコールの「バーニング感」に相当するものと解される。
したがって，本件特許出願の当時，引用発明のソーマチンに加え，甲５号証記載の発明（以下「甲５発明」という。）に係る糖アルコールも，アルコールに起因する「バーニング感」を抑制することが知られていたということができる。そして，この事実，すなわち，高甘味度甘味料であるソーマチンに加え，低甘味度甘味料である糖アルコールも，「バーニング感」の抑制効果を有することに接した当業者において，甘味度の高低にかかわらず，他の甘味料についても「バーニング感」の抑制効果の有無を試してみることは，当然に行うことといえる。さらに，甲２号証記載のとおり，シュクラロースがアルコール飲料に加えられることが知られていたことを併せ考えれば，引用発明のソーマチンに代えてシュクラロースを用い，アルコールの苦味及びバーニング感（刺激）を抑制できることを見出すことは，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(ｴ)小括
以上によれば，本件発明１は，引用発明及び甲２号証から甲５号証の記載に基づき，当業者が容易に想到し得たものといえる。
イ(ｱ)本件審決は，①甲１号証における「チューハイ：アルコールの臭いと刺激の緩和」という記載に接した当業者は，焼酎の刺すような刺激を思い浮かべるのが自然であり，上記「刺激」を「バーニング感」と理解するものとはいえない，②甲５発明における「アルコールの刺激緩和」については，焼酎が有する刺すような刺激が，長期熟成によりまろやかになったと理解するのが自然であり，バーニング感が抑制されたとまでは認識できない旨の判断を示している。しかしながら，小学館英和辞典の「burn」の項及び「sting」の項における記載等によれば，「バーニング感」は，舌を刺すような刺激を意味するものと解され，これをチューハイの刺激と区別することはできないから，本件審決の前記判断は誤りである。
(ｲ)本件審決は，仮に，甲１発明及び甲５発明の「刺激」をもって「バーニング感」と理解する当業者が存在したとしても，甲１発明はソーマチン，甲５発明は糖アルコールに係る発明であり，いずれもシュクラロースに係る発明ではないことから，上記当業者において，ソーマチン又は糖アルコールによって，「刺激」，すなわち，「バーニング感」が抑制されたことをもって，シュクラロースもバーニング感抑制効果を有することを導くことは困難である旨の判断をしている。しかしながら，前記のとおり，当業者は，引用発明のソーマチンに代えてシュクラロースを用いることを容易に想到し得たものといえるから，本件審決の前記判断は誤りである。
⑷進歩性の有無についての判断の誤り
ア前述したとおり，本件発明１は，引用発明及び甲２号証から甲５号証の記載に基づき，当業者が容易に想到し得たものといえ，本件発明２から本件発明４についても，同様である。
イそして，本件明細書において，バーニング感及び苦味の抑制が評価されたのは，実験例１及び実施例３のみであり，しかも，いずれにおいても，軽やか風味が生かされたことは記載されていないことから，本件発明１が，格別に顕著な効果を奏するものと認めることはできず，本件発明２についても，同様である。本件発明３及び本件発明４においては，アルコール飲料に添加するシュクラロースの量がエチルアルコールに対する濃度比の範囲によって規定されているが，同添加量を特定の数値の範囲内とすることは，単なる数値範囲の好適化にすぎない。また，本件明細書において，シュクラロースの添加量との関係が示されているのは，苦味の抑制のみである。これらに鑑みると，上記規定に係る範囲内のシュクラロースをアルコール飲料に添加しても，「アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かす」ことと定義される「風味向上」について，格別顕著な効果が得られるとは認められない。
ウ以上によれば，本件発明は進歩性を欠くものといえるから，本件発明の進歩性を肯定した本件審決の結論は，誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（用語に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕に関する判断の誤り）について


⑴取消事由１－１    「バーニング感」又は「焼け感」についてア甲１２号証（Australian   SocietyofViticulture   andOenologyのウェブサイト）には，１３％から１４％のアルコールを含むワインについて「熱い」と，後記の乙２号証には，５vol％のエタノールについて「灼熱感」と，乙３号証（「日・仏・英・伊４ヶ国ワイン用語集」（初版）平成１９年１０月２５日    飛鳥出版株式会社発行）には，ワインについて「熱さのある」と，乙４号証（「ワイン６カ国語辞典」（初版）１９９７年１月１５日株式会社柴田書店発行）には，ワインについて「温かい」，「焼けつくような」などと，それぞれ記載されていることなどから，「バーニング感」とは，①アルコールが有する，「温かい」，「熱い」，「焼ける」などという，口腔内の温度感を伴う感覚であり，温刺激を受容する温覚受容器によってとらえられるものであること，②５％程度の低濃度のアルコールにおいても生じる感覚であることは明らかといえる。
また，上記記載に加え，小学館英和辞典の「burn」の項において前述したウイスキーに関する用例が掲げられていることなどによれば，「バーニング感」又はこれを言い換えた「焼け感」という感覚は，アルコールを飲用した者であれば誰もが感じる一般的なものといえ，しかも，これらの用語は，辞書を含む各種文献にも記載されており，一般的な用語である。
イ以上によれば，「バーニング感」又は「焼け感」の意味について特段不明瞭な点はなく，当業者にとって明瞭なものといえるから，これらの用語に関し，本件特許の発明の詳細な説明が実施可能性を欠くとはいえず，本件審決の判断に誤りはない。
⑵取消事由１－２    「アルコールの軽やか風味」についてア「アルコールの軽やか風味」とは，混合物であるアルコール飲料の風味ではなく，アルコール，すなわち，エチルアルコールという単物質の有する風味を指し，このことは，文言自体から明らかである。そして，アルコールが単物質である以上，その風味は１つであり，「アルコールの軽やかな風味」とは，その単一の風味を形容した呼称にすぎない。
イそして，アルコールは，「エーテル様の快香」（甲３２），「特有の香りと味」（乙１１），「上立ち香」（乙１２）を有することが，当業者に経験上広く知られており，このようなアルコールの風味を，その性質に鑑みて「軽やか風味」と形容したにすぎない。なお，風味には，「食品を口内に入れたときのきゅう覚」（甲２８）が含まれ，これは，口腔内から鼻に抜ける香りを意味するものであるから，「風味」を「香り」と解することにつき，不都合な点はない。
ウ(ｱ)「アルコール飲料の風味を改善する方法としては，（中略）希釈（中略）等の方法が採られているが，アルコールの濃度を低下させることなく苦味やバーニング感をやわらげる方法は確立されていない。」（本件明細書【０００３】），「本発明は上記課題に鑑みなされたものであり，」（同【０００４】）の各記載によれば，従来技術においては，希釈によってアルコール飲料の濃度を低下させ，苦味やバーニング感といった不快な感覚を抑制していたが，その際，アルコール自体も希釈されてアルコールの風味も低下してしまうことから，本件発明は，希釈せず，すなわち，アルコールの風味を低下させずに，上記不快な感覚のみを特異的に抑制することを課題とした発明であるといえる。
そして，「苦味やバーニング感を抑える」ことと，「アルコールの軽やか風味を生かす」こととの間には，前者の結果として後者がもたらされるという関連性が存在する。
(ｲ)したがって，「アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させる」（同【０００７】）とは，「アルコールの軽やか風味」，すなわち，単物質であるアルコールの単一の風味を希釈等により損なうことなく，苦味やバーニング感という不快な感覚のみを特異的に抑えて，その結果として，アルコール飲料全体の風味を向上させることを意味するものといえ，その内容は，明瞭である。当業者も，「アルコールの軽やか風味を生かす」ことは，すなわち，「苦味やバーニング感などの不快な感覚を抑制又は除去してアルコール本来の風味を生かす」ことを意味するものと，容易に理解できるはずである。
エ以上によれば，「アルコールの軽やか風味」という用語に関しても，不明瞭な点はなく，本件審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕並びに一般化に係るサポート要件違反〔同条５項１号違反〕に関する判断の誤り）について
(1)本件明細書においては，シュクラロースの添加量に関し，以下の記載がある。
すなわち，「バーニング感」の抑制効果は，実験例１及び実施例３によって実際に確認されている。また，「バーニング感」と同列に扱われている「苦味」の抑制効果も，実施例によって確認されており，アルコールの濃度及びシュクラロースの添加量ひいては甘味度と，苦味抑制効果との間には，広範囲において相関関係が存在することが，本件明細書の記載上も裏付けられている。しかも，実験例１及び実施例３においては，苦味及びバーニング感が同時に抑制されており，これらの結果に係る記載は，苦味及びバーニング感が同時に抑制され得るものであることを示唆するものといえる。
さらに，本件明細書は，アルコール飲料を，ウイスキー等の甘みが嗜好を妨げるものと，カクテル等の甘みを楽しむものとに分け，前者については，シュクラロースの甘味がアルコール飲料の嗜好を低下させないよう，後者に比して添加量を少なくすべきことを，具体的な数値を掲げて明示している。(2)加えて，風味向上の効果の有無を判定するには，基本的には味を確かめれば足り，性質上，過度の試行錯誤を要するものではない。⑶以上に鑑みると，当業者は，本件明細書の記載に接すれば，過度の試行錯誤を強いられることなく，アルコール飲料に適宜の量のシュクラロースを添加して風味向上の効果の有無を確認し得るから，当業者が本件明細書の記載に基づいて多種多様なアルコール飲料においてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断に誤りはない。
３取消事由３（進歩性の欠如〔特許法２９条２項違反〕に関する判断の誤り）
について
(1)一致点及び相違点の認定の誤りについて
ア「バーニング感」は，前述のとおり，温覚受容器によってとらえられる感覚であるのに対し，アルコールの「刺激」は，痛みを感じる痛覚によってとらえられる感覚であり，これら２つは，明らかに異なる感覚として区別できるものといえる。また，「バーニング感」と同義である「焼け感」という用語と，「刺激」という用語とは，語義，語感とも全く異なるものである。本件明細書上も，「バーニング感」又は「焼け感」が，アルコールの「刺激」と同一のものであるということは，記載されておらず，示唆もされていない。イ本件審決は，「バーニング感」又は「焼け感」と，アルコールの「刺激」とは，異なる感覚であることを前提として一致点及び相違点を認定しており，上記アによれば，同認定に誤りはない。
(2)相違点についての判断の誤りについて


ア前述のとおり，本件明細書に記載された「バーニング感」は，甲１号証及び甲５号証に記載されたアルコールの「刺激」とは，異質のものである。したがって，甲１号証から甲５号証のいずれにおいても，シュクラロースによるアルコール飲料の「バーニング感」又は「焼け感」の抑制については，記載も示唆もされておらず，これらの引用例から本件発明を想到することは不可能である。イ仮に，当業者が，甲１号証及び甲５号証に記載されているアルコールの「刺激」を，「バーニング感」又は「焼け感」と同じものと理解したとしても，甲１号証からは，ソーマチンに上記「刺激」を抑制する効果があることが認識されるにとどまり，これをもって，ソーマチンとは構造や物性等を異にするシュクラロースに適用する動機付けは認められない。
同様に，甲５号証からは，糖アルコールに上記「刺激」を抑制する効果があることが認識されるにとどまり，これをもって，糖アルコールとは全く異質なシュクラロースに適用する動機付けも認められない。
ウ以上によれば，引用発明に甲２号証から甲５号証を組み合わせて本件発明を想到することは容易ではなく，本件発明に進歩性欠如の無効理由がないという本件審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（用語に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕に関する判断の誤り）について
本件明細書によれば，本件発明の目的は，「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供すること」（【０００４】）であるから，「バーニング感」及び「アルコールの軽やか風味」という用語の意味の明瞭性が，実施可能要件に関して問題となる。
(1)取消事由１－１    「バーニング感」又は「焼け感」についてア(ｱ)本件明細書には，「バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚」という記載がある（【０００３】）。また，実験例１における嗜好性の評価項目の説明中にも，「焼け：バーニング感があるとしたパネルの数。」という記載が存在する（【００１３】）。
(ｲ)上記記載によれば，本件明細書において，「バーニング」は，「焼け」と同義の用語として使われていることが明らかであり，この点に鑑みると，英語の「burning」の読みを片仮名表記したものと認められる。「burning」に関し，小学館英和辞典には，「burn（中略）１（物が）燃える，燃焼する（beonfire）（中略）６（火に触れたように）ひりひりした痛みを与える，ぴりぴりした感覚を与える；（味などが）ぴりっとくる，ひりひりする（causetosmartorsting）：－Thewhisky   burnedinhis   throat.ウイスキーがのどに火のように熱かった．」，「burning（中略）１燃えている，焼けている（aflame,on   fire）(中略）２焼けるように熱い，火のような（very   hotfiery）（中略）４   燃える（焼ける）ような，ひりひりする，かっかとほてる：-aburningpain    焼けつくような痛み，－aburningtaste    ぴりぴりする味」という記載がある（甲２１）。(ｳ)以上によれば，「バーニング感」及びこれと同義で用いられている「焼け感」とは，「火による燃焼を連想させるような強い感覚」をいうものと思料される。イ(ｱ)この点に関し，本件特許出願前に公刊された文献において，以下のとおりの記載がある。
ａ本山荻舟「飲食事典」全一巻    初版（第２３刷）１９８５年３月
２５日発行株式会社平凡社    １９頁（甲３２）
「アルコール（中略）無色透明，揮発性中性の液で，エーテル様の快香と，灼
くような味をもち，」
ｂ「無水エタノール」第十二改正    日本薬局方初版    平成３年４月２０日発行第一法規出版株式会社    ８５０頁（乙１）
「無水エタノール（中略）
本品は１５°でエタノール（Ｃ2Ｈ6Ｏ）99.5v/v％以上を含む（比重による）．性状   本品は無色澄明の液で，特異なにおい及びやくような味がある．」ｃ冨田寛ほか「アルコールと味覚」（１９７６年）日本釀造協會雑誌第７１巻第３号    公益財団法人日本醸造協会発行１４１頁から１４２頁
（乙２）
「アルコールの舌に対する局所作用
１）エチルアルコールの味と域値
エチルアルコールの味覚域値について，HALLENBERG（1914）はおよそ０．００９vol/％と報告しているが，鼻をつまんで味わうと２．６vol/％と悪くなるという。（中略）約５vol％になると灼熱感が出て来ると報告している。DIAMANT（1963）らは，13例について報告している。アルコールの味についての申告は非常にまちまちであり，その域値もバラツキが大きいが，中央値は０．５Ｍであった。（中略）３Ｍを越える濃度においては，全例が刺すような，あるいは灼けるような感覚を受けた。」
(ｲ)また，実験例１においては，各種甘味料を含有したアルコール５％（重量百分率）水溶液をそれぞれ調製し，これらの水溶液につき，蔗糖１％を含有するアルコール５％水溶液を比較対象として，味覚パネル２０名が，２点比較法による官能評価を行った。結果は，下表のとおりである。嗜好性の「苦み」欄，「焼け」欄には，それぞれ，苦みがあるとしたパネルの数，バーニング感があるとしたパネルの数が記載されている（【００１１】～【００１３】）。ウ①小学館英和辞典の「burn」の項に，「The   whiskyburnedin   histhroat.ウイスキーがのどに火のように熱かった.」という用例が掲げられていること，②本件特許出願前の公刊物において，アルコールの味につき，「灼く（やく）ような味」（甲３２，乙１），「灼熱感」，「灼けるような感覚」（乙２）と表現されていることによれば，本件特許出願当時において，アルコールの味覚を火による燃焼を連想させる言葉で表現することは，少なくともアルコールに接する者の間ではさほど珍しいことではなく，「バーニング感」及び「焼け感」は，そのような言葉の一例であったものと推認できる。
そして，実験例１の結果によれば，２０名の味覚パネルが，５％という比較的低濃度のアルコール水溶液について「焼け」，すなわち，「バーニング感」の有無を「苦み」の有無と明確に区別して評価していたことが認められ，このことから，「バーニング感」又は「焼け感」は，アルコール度数の高いものに限らず，多くのアルコール飲料において，特段の困難を伴うことなく知覚し得るものといえる。
以上に鑑みれば，本件審決が，「バーニング感」や「焼け感」という用語は，アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ，特段不明瞭な点はないと判断した点に誤りはないと思料する。


エ(ｱ)ａ原告は，本件審決が判断の根拠とした小学館英和辞典によれば，英語の「burn」で表される感覚は，「針で刺されるようなぴりっとする刺激」を指すものと解され，本件明細書において「バーニング感」と同義とされる「焼け感」とは異質のものであるとして，小学館英和辞典と本件明細書の記載との間には，「バーニング感」という用語の解釈についての矛盾が存在する旨主張する。ｂしかしながら，前記のとおり，小学館英和辞典には，「burn」の項において，「（物が）燃える，燃焼する（beonfire）」，「（火に触れたように）ひりひりした痛みを与える」，「－Thewhiskyburned   inhisthroat.ウイスキーがのどに火のように熱かった．」という記載があり，「burning」の項において，「燃えている，焼けている（aflame,onfire）」，「焼けるように熱い，火のような（veryhotfiery）」，「燃える（焼ける）ような」という記載がある。
これらの記載によれば，小学館英和辞典は，「burn」又は「burning」で表される感覚には，「焼け感」が含まれると解しているのは明らかであり，したがって，本件明細書の記載との間において，「バーニング感」という用語の解釈についての矛盾は存在しない。当該辞典が，「burn」の訳として，「焼け感」だけでなく，これとはややニュアンスの異なる「ぴりっとする刺激」をも解説しているとしても，それは，複数の訳を提供する専門的な辞典として一般的なことであり，このことにより本件明細書との間に矛盾が生じるものではない。以上によれば，原告の前記主張は，採用できない。
(ｲ)原告は，本件特許出願当時，「バーニング感」又は「焼け感」という用語が，アルコール飲料の風味を表現するものとして明瞭であったことを認める根拠はない旨主張する。
しかしながら，小学館英和辞典の「burn」の項に掲げられた前記用例，甲３２号証，乙１号証及び乙２号証におけるアルコールの味に関する前記の記載を考慮すると，本件特許出願当時，「バーニング感」又は「焼け感」という用語でアルコール飲料の味覚を表現することは，少なくともアルコールに接する者の間では珍しいことではなかったものと推認でき，味覚は「風味」に含まれるから（甲２８），原告の前記主張は，採用できない。
(ｳ)原告は，アルコール飲料について「バーニング感」や「焼け感」という用語を使用するのは，ほぼ被告の内部に限られることから，実験例１における味覚パネルの評価をもって，「バーニング感」や「焼け感」という用語の意味が当業者に明瞭であるということはできない旨主張する。しかしながら，前記のとおり，本件特許出願当時，「バーニング感」又は「焼け感」という用語でアルコール飲料の味覚を表現することは，少なくともアルコールに接する者の間では珍しいことではなかったものと推認でき，被告の内部に限られていたとはいえないから，原告の前記主張は，採用できない。(ｴ)ａ原告は，「バーニング感」という用語の意味が明瞭であるというためには，５％以下の低濃度のアルコール飲料についても「バーニング感」を知覚できるという技術常識が存在しなければならないところ，本件証拠上，そのような技術常識の存在は認められない旨主張する。
ｂしかしながら，前述したとおり，本件特許出願当時，「バーニング感」という用語でアルコール飲料の味覚を表現することは，少なくともアルコールに接する者の間では珍しいことではなかったものと推認できる。このことから，当業者は，原告主張に係る技術常識の存在の有無にかかわらず，本件発明の目的の一部であるシュクラロース添加によるバーニング感抑制効果（本件明細書【０００４】）の有無を確認することは可能といえ，したがって，「バーニング感」という用語に関しては，実施可能な程度に「明確」なものというべきであるから，原告の前記主張は，採用できない。
(ｵ)原告は，「バーニング感」が温覚受容器によってとらえられるという被告の主張は，根拠を欠く旨主張する。
しかしながら，本件審決が，「バーニング感」が口腔内の温覚受容器によってとらえられる感覚であることを前提として明瞭性及び実施可能要件を判断しているとは，解されない。したがって，原告の前記主張は，本件審決の認定の誤りを指摘する主張として，前提を欠くものといえ，採用できない。(2)取消事由１－２「アルコールの軽やか風味」について
ア位置付け
本件明細書には，「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味，バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載（【０００３】）があり，同記載の趣旨は，その文言自体から，アルコール飲料には，「アルコールの軽やかな風味」（本件明細書においては，「軽やか風味」とも表記されている。以下においては「軽やか風味」に統一する。）並びにアルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」が併存しているというものと認められる。
そして，本件発明は，「アルコール飲料にシュクラロースを添加することにより，アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させることができる」というものであるところ（本件明細書【０００７】），アルコール飲料にシュクラロースという異物を添加すれば，これによって，アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」のみならず，これらと併存する「アルコールの軽やか風味」も影響を受ける可能性がある。この点に鑑みると，当業者は，本件発明の実施に当たり，アルコール飲料にシュクラロースを添加することによって，アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」を抑える一方，「アルコールの軽やか風味」については「生かしたまま」，すなわち，減殺することなく，アルコール飲料全体の風味を向上させられるか，という点を確認する必要がある。そして，この確認のためには，「アルコールの軽やか風味」の意味を明らかにすることが不可欠というべきである。
イ「アルコールの軽やか風味」の意味
(ｱ)本件明細書中，「アルコールの軽やか風味」の意味を端的に説明する記載は，見られない。
(ｲ)ａ本件明細書中，シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアルコール飲料に関し，以下の記載がある。
⒜事前にシュクラロースをアルコールに溶解したものを用いて飲料に調製したとき，味覚の柔らかな，苦味のない，アルコールの焼け感のない飲料が得られた（【０００９】）。
⒝実験例１においては，前記のとおり，シュクラロース０．００２５％を含有したアルコール５％水溶液につき，蔗糖１％を含有するアルコール５％水溶液を対象として，味覚パネル２０名による官能評価を実施したところ，「苦み」があるとしたパネル数はゼロ，「焼け」，すなわち，「バーニング感」があるとしたパネル数もゼロであった。「（アルコール飲料としての）甘味についての評価」は，前記２つの水溶液の間に，「差なし」というものであった（【００１１】から【００１３】）。


⒞実験例２において，アルコール／シュクラロース水溶液（アルコール５％，１０％，２０％，４０％）を調製し，甘味度については，砂糖水溶液（アルコール無添加）を，苦味抑制効果については，同濃度のアルコール水溶液（砂糖，シュクラロース無添加）を，それぞれ比較対象として，味覚パネル１０名による官能評価を行った。結果として，シュクラロースの甘みを感じない添加量についても，アルコールの苦味抑制効果が認められた（【００１４】から【００１９】）。⒟実施例１において，シュクラロースを加えたレモンライムは，「清涼で好ましいもの」となった（【００２０】，【００２１】）。⒠実施例２において，シュクラロースを加えた果汁入りアルコール飲料は，「果汁感があり，清涼な甘味を持つ良好な飲料であった」（【００２１】）。⒡実施例３において，シュクラロースを加えた梅フィズは，「苦みがなく，焼け感がない良好な飲料であった」（【００２２】，【００２３】）。ｂ上記のとおり，本件明細書には，シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアルコール飲料が示した好ましい味として，「味覚の柔らかな，苦味のない，アルコールの焼け感のない（飲料）」，「清涼で好ましい（もの）」，「果汁感があり，清涼な甘味を持つ良好な（飲料）」などが記載されている。しかしながら，本件明細書の記載のすべてを参酌しても，これらの「好ましい味」が「軽やか風味」に該当するものと直ちにいうことはできず，両者の関係は不明といわざるを得ない。
ウ(ｱ)被告は，アルコールが単物質である以上，その風味は１つであり，「アルコールの軽やか風味」とは，その単一の風味を形容した呼称にすぎない旨主張する。
しかしながら，本件特許出願の前に公刊されていた文献においては，アルコールの風味に関し，①「灼くような味」（甲３２），②無水エタノールには，「やくような味がある。」（乙１），②「申告された（アルコールの）味質は，甘味，酸味，苦味，またはその混合であった。」（乙２）などの記載が見られる。このことから，アルコールが複数の風味を有することは，本件特許出願当時，当業者に周知されていたといえ，したがって，被告の前記主張は採用できない。
(ｲ)ａ被告は，アルコールが「エーテル様の快香」等の香りを有することは，当業者に経験上広く知られており，このようなアルコールの風味を，その性質に鑑みて「軽やか風味」と形容したにすぎない旨主張する。ｂ確かに，「風味」は，一般に，「食品を口内に入れたときの味覚，きゅう覚などの総合的感覚」として定義付けされるものの（甲２８），本件明細書上，香り又はにおいに関する記載は，一切見られない。
また，本件明細書中の「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味，バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載（【０００３】）によれば，「軽やかな風味」は，「苦味」及び「バーニング感」と並列的に扱われているものとみることができる。そして，「苦味」は味覚であり，「バーニング感」も「口腔内が焼け付くような感覚」であることから，「軽やかな風味」についても，味覚に関わるものと解するのが自然である。
以上に鑑みると，「アルコールの軽やか風味」について「香り」と解することはできず，被告の前記主張は採用できない。
(ｳ)ａ被告は，①「アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させる」（本件明細書【０００７】）とは，「アルコールの軽やか風味」，すなわち，単物質であるアルコールの単一の風味を希釈等により損なうことなく，苦味やバーニング感という不快な感覚のみを特異的に抑えて，その結果として，アルコール飲料全体の風味を向上させることを意味するものといえ，その内容は，明瞭である，②当業者も，「アルコールの軽やか風味を生かす」ことは，すなわち，「苦味やバーニング感などの不快な感覚を抑制又は除去してアルコール本来の風味を生かす」ことを意味するものと，容易に理解できるはずである旨主張する。
ｂしかしながら，前記(ｱ)のとおり，アルコールは，甘味，苦味，酸味，その混合，「灼く（やく）ような味」など複数の風味を有するところ，本件明細書においては，シュクラロースの添加がアルコールの苦味及びバーニング感を抑えることは確認されているものの，アルコールの有する複数の風味のうちそれら２つの風味のみを特異的に抑えることまでは確認されておらず，しかも，「アルコールの軽やか風味を生かしたまま」であるか否かは明らかにされていない。また，前記アのとおり，本件明細書は，「アルコールの軽やか風味」を，アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」と併存するものとして位置付けているものと認められるところ，本件明細書上，これらの関係は不明であり，したがって，「苦味」及び「バーニング感」の抑制によって，「アルコールの軽やか風味を生かす」という効果がもたらされるか否かも，不明といわざるを得ない。被告は，「苦味」及び「バーニング感」を抑制することが「アルコールの軽やか風味」の向上であるかのような主張をするが，これは，本件明細書の客観的記載に反する解釈である。
以上によれば，被告の前記主張は，採用できない。
エ小括
以上によれば，「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は，不明瞭といわざるを得ない。そして，前述のとおり，当業者は，本件発明の実施に当たり，「軽やか風味」については「生かしたまま」，すなわち，減殺することなく，アルコール飲料全体の風味を向上させられるか，という点を確認する必要があるところ，「軽やか風味」の意味が不明瞭である以上，上記確認は不可能であるから，本件特許の発明の詳細な説明は，「アルコールの軽やか風味」という用語に関し，実施可能性を欠くというべきである。
したがって，「アルコールの軽やか風味」の意味するところは明瞭といえる旨の本件審決の判断は，誤りである。
２取消事由２（シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕並びに一般化に係るサポート要件違反〔同条５項１号違反〕に関する判断の誤り）について
前記１において前述したとおり，「アルコールの軽やか風味」という用語の意味が不明瞭であることから，当業者において，「アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて，アルコール飲料の風味を向上する」ために必要なシュクラロースの添加量を決めることは不可能といわざるを得ない。
したがって，本件明細書は，添加量に関して実施可能性を欠くものといえるから，当業者は，本件明細書の記載に基づき，多種多様なアルコール飲料についてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断は，誤りである。
第６結論
以上のとおり，原告主張の審決取消事由１－２及び２のうちシュクラロースの添加量に係る実施可能要件違反の点は，いずれも理由があるから，本件審決は，取消しを免れない。
よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官


１
平成２５年７月２４日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０４１８号審決取消請求事件
平成２５年７月１０日口頭弁論終結
判                決
原            告                三協立   山株式   会社訴訟代理人弁護士                赤      尾      直      人訴訟代理人弁理士                岩      﨑      孝      治同                              七      條      耕      司被            告                株式会   社ナル   コ岩井被            告                日本総   合住生   活株式   会社被            告                ＹＫＫ     ＡＰ株   式会社被告ら３名訴訟代理人弁理士      佐      藤      嘉      明
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１２－８０００３１号事件について平成２４年１０月２６
２
日にした審決を取り消す。
第２前提事実
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
被告らは，平成１８年３月１７日に出願（ただし，平成１５年３月７日を出願日とする特願２００３－６２１８３号の分割出願）され，平成２３年１０月７日に設定登録された，発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許第４８３９１０８号（請求項の数６。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
原告は，平成２４年３月１６日，特許庁に対し，本件特許の全ての請求項について無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を無効２０１２－８０００３１号事件として審理をした結果，平成２４年１０月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同年１１月５日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載（甲１）
本件特許の請求項１，２，４及び５に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項２に係る発明を「本件発明２」，請求項４に係る発明を「本件発明４」，請求項５に係る発明を「本件発明５」といい，これらを総称して「本件発明」という。また，本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）。
「【請求項１】
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有
する既設引戸枠を残存し，
前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し，前記既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の
３
底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に室外側から挿入し，その改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持すると共に，前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端
がほぼ同じ高さであり，
前記改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。
【請求項２】
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有
する既設引戸枠を残存し，
前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し，前記既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有し，前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材を装着すると共に，前記改修用引戸枠の改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材を装着した改修用引戸枠を，前記既設
４
引戸枠内に室外側から挿入し，その室外側上枠シール材を建物の開口部の上縁部に接すると共に，前記室外側竪枠シール材を建物の開口部の縦縁部に接し，前記改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持すると共に，前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり，前記改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。」
「【請求項４】
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し，前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され，その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着し
て取付けてあり，
この既設引戸枠内に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修
用引戸枠が挿入され，


この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に，前記改修用下枠の室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ
であり，
前記改修用下枠の前壁が，ビスによって既設下枠の前壁に固定されているこ
５
とを特徴とする改修引戸装置。
【請求項５】
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し，前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され，その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着し
て取付けてあり，
この既設引戸枠内に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修
用引戸枠が挿入され，
この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に，前記改修用下枠の室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ
であり，
前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材が装着され，この室外側上
枠シール材は建物の開口部の上縁部に接し，
前記改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材が装着され，この室外側竪
枠シール材は建物の開口部の縦縁部に接し，
前記改修用下枠の前壁が，ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴とする改修引戸装置。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるが，原告の主張する取消事由
６
に関連する部分の要旨は，本件発明１，２，４及び５には，サポート要件違反及び実施可能要件違反はなく，また，本件発明１は明確であるというものである。
第３取消事由に関する原告の主張
１取消事由１（サポート要件に関する認定判断の誤り）について(1)本件発明においては，既設下枠の室外側案内レールが切断・撤去され室内側案内レールが残存する構成も，室外側案内レール及び室内側案内レールの双方が撤去される構成もいずれもが発明特定要件又はそれと同等に扱われるべきものであって，審決のように，既設下枠の室内側案内レールの残存又は切断・撤去のみを対象として発明特定要件を論ずるのは誤りである。(2)ア本件発明においては，「取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け」ることが要件（以下この要件を「背後壁固着要件」という。）とされている。他方，本件明細書においては，室内側案内レールが残存する実施形態において，取付け補助部材を室内側案内レールにビスで固着して取り付ける構成（以下「室内側案内レール固着構成」という。）は採用されているが，背後壁固着要件による構成は採用されておらず，したがって，室内側案内レールが残存する実施形態において背後壁固着要件による構成は不要とされている。イ前記アにもかかわらずサポート要件を充足するためには，室内側案内レール固着構成と背後壁固着要件による構成との間に，以下のいずれかの関係が成立することを必要不可欠とする。
(ｱ)室内側案内レール固着構成であっても，背後壁固着要件による構成を重畳して採用することが技術常識に合致し，かつこの点が自明であること。
(ｲ)室内側案内レールが残存するとしても，室内側案内レール固着構成を，背後壁固着要件による構成に置換することが技術常識に合致し，かつこ
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の点が自明であること。
ウしかし，前記イ(ｱ)については，本件明細書の図６（別紙参照。以下も同様である。）及び１３で示された各実施形態において，室内側案内レール固着構成のみを採用し，背後壁固着要件による構成を不要としていることが，技術慣習の確立及び有用性等が成立しないことを裏付けているし，たとえ重畳した固着によって堅固な固着が実現するとしても，本件発明において，室内側案内レール固着構成又は背後壁固着要件による構成のいずれかが選択されていることは，上記堅固な固着は本来必要とされていないことを裏付けている。
また，前記イ(ｲ)を満たすためには，当該置換が技術慣習として確立しているか，又は室内側案内レール固着構成よりも，背後壁固着要件による構成の方が技術内容として優れており，かつこの点が自明であることを必要不可欠とする。
しかし，本件明細書の図６及び１３に示す各実施形態，さらに図１，３，１０及び１１に示す他の実施形態において，室内側案内レール固着構成を採用していることは，上記置換が技術常識として確立していないことを示している。
しかも，室内側案内レールが残存している場合には，室内側案内レール固着構成においては，単に室内側案内レールに取付け補助部材を固着するという単純な作業によって取付け補助部材の固着を実現することができる。これに対し，背後壁固着要件による構成においては，ビス挿通孔を室外側壁部１０７及び室内側案内レール１１５の双方に設けるか，又は室外側壁部１０７のうち，室内側案内レール１１５よりも上側の位置に設けた上で，室内側壁部１０８と背後壁１０４とをビス止めするという煩雑な作業を必要不可欠とするので，室内側案内レール固着構成の方が優れている。エ以上によれば，前記イ(ｱ)及び(ｲ)のいずれも満たされていないので，発
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明の詳細な説明において，背後壁固着要件に関する記載が存在しなくともサポート要件が充足されるとすることはできない。


(3)本件明細書の図３，６及び１３に示す実施形態においては，室内側案内レール１１５はビス１１０によって取付け補助部材１０６に固着するために必要不可欠な対象物であるから，改修用下枠６９の固着に際し，室外側案内レール１１４が作業の支障（邪魔）にならない限り，全部残存させるか又は一部残存させる場合があり得るとしても，室内側案内レール１１５が残存する場合には，一部切断等せずして室内側案内レール固着構成を採用することが技術常識に合致するものであり，被告が後記第４の１(2)において主張するように，室内側案内レールが残存する構成において背後壁固着要件による構成を採用することが技術常識に合致するとはいえない。また，室外側壁部１０７は，取付け補助部材１０６の構成要素であって，切断・撤去の対象ではないのに対し，室内側案内レール１１５は，本来，切断・撤去も可能である以上，あえて一部残存させたうえで，ビス挿通孔を設定する必要がない。したがって，本件明細書【０１００】は，あくまで室内側案内レール１１５の全てを切断・撤去したことを前提とした記載であり，その記載が被告の主張を裏付けるものともいえない。
２取消事由２（実施可能要件に関する認定判断の誤り）について(1)本件発明において，室内側案内レールが撤去される場合の背後壁固着要件だけでなく，残存する場合の背後壁固着要件もまた発明特定事項に該当することは前記１(1)のとおりであるので，審決の判断は誤りである。(2)本件明細書には，室内側案内レール１１５が残存する実施形態につき，室内側案内レール固着構成のみが開示されており，背後壁固着要件による構成については何ら開示されていない以上，当業者においては，同実施形態につき背後壁固着要件による構成は不要であるものと解するのが当然である。したがって，本件明細書において，室内側案内レール１１５が残存する実
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施形態につき，背後壁固着要件による構成についても容易に実施し得るように開示されたものと評価することできない。
(3)上記(2)を前提とした場合，前記１(2)イ(ｱ)又は(ｲ)の要件を満たせば，実施可能要件が充足されているということができるが，これが満たされていないことは前記１(2)ウのとおりである。
(4)審決は，室内側案内レール１１５を残存させる構成につき，実施可能要件が必要であるとしても，例えば，出願当初の本件特許の明細書の図１４（別紙参照。以下も同様である。）のような位置関係の場合には，室内側案内レール１１５にビス挿通孔又は切り欠きを形成することによって，室内側案内レールを残存し得ること，ビス１１０が室内側案内レール１１５の上方に位置する場合には，室内側案内レール１１５に何の工作をする必要もなく，室内側案内レール１１５を残存することができること等は，当業者にとって明らかである以上，室内側案内レール１１５が残存する場合に，背後壁固着要件の実施につき，発明の詳細な説明が当業者にとって理解し難いというものではないという予備的な説示をしている。
しかし，本件特許の出願当初明細書も室内側案内レール１１５を残存した場合につき背後壁固着要件による構成を不要としている。そして，室内側案内レール固着要件による構成の方が容易に実施可能な状態にあるため，審決の指摘するような技術的手法を採用すべき技術的意義や動機付けが存在せず，当業者が，このような技術的手法を容易に実施することはあり得ない。しかも，本件明細書の図１４及び【０１００】が開示している実施形態は，室内側案内レール１１５が撤去された場合には，室内側案内レール固着構成を採用することができないため，室外側壁部１０７にビス挿通孔を形成することによって，背後壁固着要件による構成を採用するものであり，本件発明は，室内側案内レール１１５を残存させた上で，室内側案内レール固着構成を採用することを原則としており，上記図１４に示す実施形態はあくまでそ
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の余の例外的な構成にすぎない。そうすると，室内側案内レール１１５が残存しているにもかかわらず，本来採用すべき室内側案内レール固着構成ではなく，あえて審決の指摘するような技術的手法を伴う背後壁固着要件を採用することは技術常識に反するし，後知恵にすぎない。したがって，審決の判断は誤っている。
３取消事由３（明確性要件に関する認定判断の誤り）について本件特許の請求項１においては，室内側案内レールが残存している場合及び室内側案内レールが撤去される場合のいずれについても，背後壁固着要件を実現する技術内容は全く明らかにされていない。具体的には，ビスをいずれの方向からいかなる部位を通過させた上で，取付け補助部材と背後壁とを固着すべきかを全く明らかにしていない。室内側案内レールを残存させる構成の場合には，当該室内側案内レールの存在は，取付け補助部材を対象としてビスによって背後壁固着要件を実現する上で，必然的に作業上の支障と化す。このような場合，ビスの通過方向及び通過部位を明らかにしなければ，室内側案内レールの残存と上記固着とを両立させることができない。その意味において，請求項１記載の背後壁固着要件による構成は極めて不明瞭である。本件明細書の記載を参照しても，室内側案内レールが撤去される場合については明確性の要件を充足していると解し得ないではないが，室内側案内レール１１５が残存する場合については，図６及び１３のように，室内側案内レール固着要件による構成のみが開示され，背後壁固着要件による構成を不要としており，本件発明１につき，背後壁固着要件による構成は本来不要であって，当該要件による構成は不存在と解する以外にない。
したがって，明確性要件は充足されておらず，審決の判断は誤りである。
第４被告らの反論
１取消事由１（サポート要件に関する認定判断の誤り）について(1)本件発明においては，「室内側案内レール」の特定の態様は課題の解決及
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び効果に関与する事項ではなく，請求項に発明特定事項として記載する必要はないので，サポート要件を問われるべきものではない。(2)本件出願の原出願の出願時である平成１５年３月７日当時，取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付ける場合，つまり一つの部材をビスで他の部材の立面に固着するような場合，たとえ取付け方向の手前に更に板状の第３の部材が存在していたとしても，第３の部材が固着作業の邪魔にならないならばそれをあえて撤去する必要はないことは普通に知られていた事項である。または，その板状の第３の部材が固着作業の邪魔になるなら，それを全部切断・撤去することのほかに，若干残して撤去したり，ビス挿通孔を設けたり，切り欠き部を形成してビスでの固着作業の邪魔にならないようにすることも技術常識であった。また，上記に例示した出願時の技術常識等はいずれも本件明細書の発明の詳細な説明中（【００７０】，【００９４】，【０１００】）に直接的又は間接的に言及されている。


したがって，仮にサポート要件を求められるものであっても，この要件は充足されており，審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（実施可能要件に関する認定判断の誤り）について本件発明は「室内側案内レールが残存すること」及び「室内側案内レールが撤去されること」を発明特定事項としていないのであるから，このような要素まで，実施要件の充足を要求されるべきものでないし，仮に充足を求められるものであっても，前記１のとおり，当業者は技術常識や明細書の記載を参考にして本件発明を実施可能なのであり，かつ，その実施も当業者に合理的に期待し得る程度を超えた試行錯誤を要するものではない。
したがって，本件発明が実施要件を満たすとした審決の判断に誤りはない。３取消事由３（明確性要件に関する認定判断の誤り）について本件発明１は，背後壁固着要件の実施の態様の細部まで記載することを必要
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とされるべき発明ではないことは当業者に明らかであるので，原告の主張は誤っている。
原告も平成２５年２月４日付け第１準備書面のＢの第１の一の１において特許請求の範囲の記載に関し，「これに対し，本件請求項１，２，４，５発明においては，「室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去」すること（請求項１，２発明の場合），又は「室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され」ること（請求項４，５発明の場合）を要件とするも（双方の要件は同趣旨である。），室内側案内レールの切断・撤去及び残存の何れをも要件としていない。したがって，請求項１，２，４，５発明においては，必然的に室内側案内レールを切断・撤去しない構成と，切断・撤去する構成の何れをも包摂している。」として判断するほどに請求項１の記載は明白なのであるから，本件発明１は明確である。したがって，審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく，その他，審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（サポート要件に関する認定判断の誤り）について
(1)本件発明について
本件発明の特許請求の範囲は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本件明細書（甲１）には，次の内容の記載がある。
「【技術分野】
【０００１】
本発明は，建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法，及び，その改修した改修引戸装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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図１５は従来の技術の改修用引戸装置１を示す鉛直断面図であり，図１６は図１５の切断面線ＶＩＩ－ＶＩＩから見た水平断面図である。経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は，リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として，その建物に設けられる窓もまた，改修される。この窓は，集合住宅の場合，一棟に設けられる設置箇所数が多いため，改修作業の効率の向上が望まれている。」
「【０００８】
上記の改修用下枠１３，改修用竪枠１４および改修用上枠１５が，既設下枠５，既設竪枠７および既設上枠９にそれぞれ取付けられた後，下枠カバー材１９が改修用下枠１３の下枠補助材３０にビス４７によって固定され，竪枠カバー材１８が改修用竪枠１４の竪枠補助材３７にビス４８によって固定され，上枠カバー材１７が改修用上枠１５の上枠補助材４３にビス４９によって固定される。」
「【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
このような従来の技術では，改修用下枠１３が既設下枠５に載置された状態で既設下枠５に固定されるので，改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅Ｈ１が小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題がある。
【００１１】
また，改修用下枠１３の下枠下地材３０は既設下枠５の案内レール２１，２２上に直接乗載され，その案内レール２１，２２を基準として固定されているから前述の改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅Ｈ１がより小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題がある。
【００１２】
本発明の目的は，広い開口面積を確保することができる引戸装置の改修方
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法及び改修引戸装置を提供することである。」
「【発明の効果】
【００１８】
請求項１～６記載の本発明によれば，既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，有効開口面積が減少することがなく，広い開口面積が確保できる。また，既設下枠に室内寄りに取付補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付けるので，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。」
「【発明を実施するための最良の形態】
・・・
【００６７】
図６は本発明の実施の他の形態の改修用引戸装置５０ｂが設置された窓５１の鉛直断面図で，図７は図６の切断面線Ｂ－Ｂから見た窓５１の水平断面図である。・・・
【００６９】
この実施の形態の既設下枠５６，改修用下枠６９，取付け補助部材１０６は前述の図１，図２に示す実施の形態の既設下枠５６，改修用下枠６９，取付け補助部材１０６とほぼ同様で，既設下枠５６の背後壁１０４の上端部に室内６８側に向かう横向片１０４ａを有し，この横向片１０４ａと改修用下枠６９の支持壁８９の上端が同一高さであること，改修用下枠６９の室外７３側部分に乾式の室外側下枠シール材３００が室内６８側に向けて装着され，この室外側下枠シール材３００が既設下枠５６の前壁１０２に圧接して
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いることが大きく相違する。
【００７０】
具体的には，既設下枠５６の室外側案内レール１１４を図６の仮想線で示すように切断して撤去されている。この室外側案内レール１１４は全てを切断して撤去しても良いし，若干残して撤去しても良い。取付け補助部材１０６は，その室外側壁部１０７が室内側案内レール１１５にビス１１０で固着して取付けられる。


改修用下枠６９の支持壁８９，室内側脚部分９１が取付け補助部材１０６の上壁部１０９に支持され，底壁８１の室外寄りがスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３の室外寄りに支持され，ビス１１２で取付け補助部材１０６に固定される。」
「【０１００】
また，図１４に示すように，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を前述と同様に切断して撤去し，取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着しても良い。
例えば，取付け補助部材１０６の室内側壁部１０８を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着する。この場合には室外側壁部１０７に図示しないビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることが好ましい。」
(2)ア特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の
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記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきである。イ前記(1)認定の本件明細書の記載によれば，本件発明は，従来技術において，(ｱ)改修用下枠が既設下枠に載置された状態で既設下枠に固定されるので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題（以下「課題(ｱ)」という。），及び，(ｲ)改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載され，その案内レールを基準として固定されるため改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅がより小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題（以下「課題(ｲ)」という。）があったため，これらの問題を，①既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去する（以下「構成①」という。），②既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取り付け，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取り付ける（以下「構成②」という。）ことにより解決したものであり，構成①を採ることにより，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，広い開口面積が確保でき，構成②を採ることにより，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできるという効果を奏するものであると認められる。そして，本件明細書【０１００】には，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断して撤去する場合における構成①及び②の具体的な構成（実施形態）が記載されている。
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ウ他方，本件特許の請求項１，２，４及び５の文言に照らすと，本件発明には，上記イ（本件明細書【０１００】，図１４）に記載した，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断して撤去する構成のみならず，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断せず残存させる（撤去しない）構成（背後壁固着要件を充足する構成）も含まれると解釈できるところ，本件明細書には，既設下枠の室内側案内レールを残存させる（撤去しない）構成とした上で，背後壁固着要件を充足する実施形態は記載されていない。
しかし，上記イに認定したところによれば，本件発明において，課題(ｱ)及び(ｲ)を解決するためには，構成①及び②を採用すれば足り，既設下枠の室内側案内レールを切断して撤去するかどうかは上記課題の解決には関係しないし，室内側案内レールを切断して撤去しなければ本件発明の効果を奏しないということもない。加えて，本件明細書の図６の実施形態（甲１【００６７】，【００６９】，【００７０】）等に，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を残存する（撤去しない）構成が開示されていることも併せ考えると，当業者であれば，本件明細書の記載から，構成②とする際に，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断して撤去する構成のほかに，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を残存させる（撤去しない）構成も想定できるといえる。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された本件発明の課題とその解決手段その他当業者が本件発明を理解するために必要な技術的事項が記載されているものといえる。
したがって，本件発明は，本件明細書において十分に裏付けられ，開示されているものと認められ，特許法３６条６項１号のサポート要件違反の有無に関する審決の判断の結論に誤りはない。
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(3)原告の主張について
ア原告は，本件発明においては背後壁固着要件をその構成として含んでいるところ，本件明細書においては，室内側案内レールが残存する実施形態において，室内側案内レール固着構成は採用されているが，背後壁固着要件による構成は採用されておらず，同実施形態において同構成は不要とされており，室内側案内レール固着構成であっても背後壁固着要件による構成を重畳して採用することが技術常識に合致し，かつこの点が自明であるともいえず，室内側案内レールが残存するとしても，室内側案内レール固着構成を背後壁固着要件による構成に置換することが技術常識に合致し，かつこの点が自明であるともいえないので，発明の詳細な説明において，背後壁固着要件に関する記載が存在しなくともサポート要件が充足されるとすることはできない旨主張する。


しかし，前記(2)において認定したところに照らすと，本件発明につき，室内側案内レールが残存する実施形態において，室内側案内レール固着構成は採用されているが，背後壁固着要件による構成は採用されていないということはできず，原告の上記主張を採用することはできない。イ原告は，本件明細書の図３，６及び１３に示す実施形態においては，室内側案内レール１１５はビス１１０によって取付け補助部材１０６に固着するために必要不可欠な対象物であるから，改修用下枠６９の固着に際し，室外側案内レール１１４が作業の支障（邪魔）にならない限り，全部残存させるか又は一部残存させる場合があり得るとしても，室内側案内レール１１５が残存する場合には，一部切断等せずして，室内側案内レール固着要件を採用することが技術常識に合致している旨主張する。しかし，本件明細書には，室内側案内レールを残存させるのは，取付け補助部材を固着するためであるとの記載はなく，室内側案内レール１１５に取付け補助部材１０６を固着しない場合にも，室内側案内レール１１５
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を残存することを排除しているとはいえない。また，本件明細書【０１００】には，「例えば，取付け補助部材１０６の室内側壁部１０８を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着する。この場合には室外側壁部１０７に図示しないビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることが好ましい。」との記載があり，取付け補助部材１０６の室外側壁部１０７のようなビス止めの妨げとなる部材がある場合に，ビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることが開示されていることに照らすと，室内側案内レール１１５を残存させた場合に，室内側案内レール１１５にビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることは，当業者がごく普通に着想し得ることであると認められる。なお，原告は，室外側壁部１０７は，取付け補助部材１０６の構成要素であって，切断・撤去の対象ではないのに対し，室内側案内レール１１５は，本来，切断・撤去も可能である以上，あえて一部残存させたうえで，ビス挿通孔を設定する必要がなく，本件明細書【０１００】は，あくまで室内側案内レール１１５の全てを切断・撤去したことを前提とした記載である旨主張する。確かに上記段落の記載は，室内側案内レールを撤去した実施例を説明したものではあるものの，そうであるからといって，取付け補助部材１０６の室外側壁部１０７のようなビス止めの妨げとなる部材がある場合に，ビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めするという上記開示がなされていることには変わりはない。
したがって，原告の上記各主張を採用することはできない。２取消事由２（実施可能要件に関する認定判断の誤り）について(1)前記１に判示したところに照らすと，少なくとも室内側案内レール１１５を残存した際に，室内側案内レール１１５にビス挿通孔を形成し，背後壁にビスで固着する構成を採用することにより，取付け補助部材の室内側壁部を既設下枠の背後壁に固着するとともに，既設下枠の室内側案内レールを残存
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させる（撤去しない）構成とすることは，当業者が容易に実施できるものと認められる。
したがって，本件発明は実施可能要件を充足するものであり，この点に関する審決の判断に誤りはない。
(2)原告の主張について
ア原告は，本件明細書には，室内側案内レール１１５が残存する実施形態につき，室内側案内レール固着構成のみが開示されており，背後壁固着要件による構成については何ら開示されていない以上，当業者においては，同実施形態につき背後壁固着要件による構成は不要であるものと解するのが当然であり，本件明細書において，室内側案内レール１１５が残存する実施形態につき，背後壁固着要件による構成についても容易に実施し得るように開示されたものと評価することできない旨主張するが，前記(1)に認定したところによれば，原告の上記主張を採用することはできない。イ原告は，審決は，室内側案内レール１１５を残存させる構成につき，実施可能要件が必要であるとしても，例えば，出願当初の本件特許の明細書の図１４のような位置関係の場合には，室内側案内レール１１５にビス挿通孔又は切り欠きを形成することによって，室内側案内レールを残存し得ること，ビス１１０が室内側案内レール１１５の上方に位置する場合には，室内側案内レール１１５に何の工作をする必要もなく，室内側案内レール１１５を残存することができることなどは，当業者にとって明らかである以上，室内側案内レール１１５が残存する場合に，背後壁固着要件の実施につき，発明の詳細な説明が当業者にとって理解し難いというものではないとしているが，本件明細書は，室内側案内レール１１５を残存した場合につき背後壁固着要件による構成を不要としており，室内側案内レール固着要件による構成の方が容易に実施可能な状態にあるため，審決の指摘するような技術的手法を採用すべき技術的意義や動機付けが存在せず，当業
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者においては，このような技術的手法を容易に実施することはあり得ず，室内側案内レール１１５が残存しているにもかかわらず，本来採用すべき室内側案内レール固着構成ではなく，あえて審決の指摘するような技術的手法を伴う背後壁固着要件を採用することは技術常識に反するし，後知恵にすぎないなどと主張する。
しかし，前記１(3)イ認定のとおり，本件明細書において，室内側案内レール１１５に取付け補助部材１０６を固着しない場合にも，室内側案内レール１１５を残存することを排除しているとはいえないし，この場合，当業者であれば，構成②とする際に，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断して撤去する構成のほかに，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を残存させる（撤去しない）構成も想定でき，そのように室内側案内レール１１５を残存した際に，ビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることはごく普通に着想し得るものであると認められる以上，原告の上記主張を採用することはできない。
３取消事由３（明確性要件に関する認定判断の誤り）について原告は，本件特許の請求項１においては，室内側案内レールが残存している場合及び室内側案内レールが撤去される場合のいずれについても，ビスをいずれの方向からいかなる部位を通過させた上で，取付け補助部材と背後壁とを固着すべきかを全く明らかにしておらず，背後壁固着要件を実現する技術内容は全く明らかにされていない，室内側案内レールを残存させる構成の場合には，当該室内側案内レールの存在は，取付け補助部材を対象としてビスによって背後壁固着要件を実現する上で，必然的に作業上の支障と化すので，ビスの通過方向及び通過部位を明らかにしなければ，室内側案内レールの残存と上記固着とを両立させることができないのであり，請求項１記載の背後壁固着要件による構成は極めて不明瞭である，本件明細書では，室内側案内レール１１５が残存する場合については，室内側案内レール固着要件による構成のみが開示され
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平成２５年８月２９日判決言渡
平成２５年(行コ)第１８９号損害賠償等を求める請求控訴事件
主             文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。
２上記取消部分に係る被控訴人らの請求を棄却する。
第２事案の概要
１本件は，千葉県白井市の住民である被控訴人らが，元同市市長であったＡ（以下「Ａ元市長」という。）において，その在任中，地方自治法（以下「法」という。）１７９条１項の要件がないにもかかわらず，違法な専決処分により，Ｂ株式会社（以下「Ｂ」という。）に補助金を支出する旨の債務負担行為を行った旨主張して，同市市長である控訴人に対し，法２４２条の２第１項４号に基づき，①Ａ元市長に対し，不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき，上記支出に係る２３６３万２０００円及びその振込手数料並びにこれらに対する補助金支出日の翌日である平成２３年２月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払，②Ｂに対し，不当利得返還請求権に基づき，上記補助金として利得した２３６３万２０００円及びこれに対する利得日の翌日である前同日から支払済みまで上記同様の割合による利息の支払をそれぞれ請求することを求めた事案である。原判決は，Ａ元市長に対し，２３６３万２０００円及びこれに対する遅延損害金の請求を求める限度で被控訴人らの請求を認容し，振込手数料及びこれに対する遅延損害金の請求を求める部分については請求内容が不特定であることを理由に訴えを却下し，Ｂに対し，上記の請求を求める請求を棄却したところ，控訴人は，上記敗訴部分を不服として控訴をした。２判断の基礎となる事実関係（前提事実，白井市議会における議事運営等）並びに争点及び当事者の主張は，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の１，２並びに３の(1)及び(2)（原判決２頁７行目から７頁２２行目まで）のとおり（ただし，原判決６頁１１行目から同頁１２行目にかけての「議会の意思で議決しなかった場合をいう。」を「議決を得ることができない一切の場合をいい，その原因が議会の故意に基づく場合はもちろん，外的事情に基づく場合をも包含する。」と改める。）であるから，これを引用する。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人らの控訴人に対する請求は，Ａ元市長に２３６３万２０００円及びこれに対する平成２３年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を請求すべき旨を命ずる限度で理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。
２白井市議会の議員等の構成及び事実経過に係る認定事実は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の「第３当裁判所の判断」の１（９頁４行目から１６頁１４行目まで）に説示するとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決９頁２０行目冒頭に「１８，」を加える。(2)原判決１０頁１３行目の「Ｃ」の次に「（Ｄ線）」を加える。(3)原判決１５頁１２行目の「有する委員」を「有する委員のうち２名」と改め，同行から次行にかけての「，Ｅ議員」を削り，同行の「求め」の次に「，同じく反対の意見を有するＦ議員も，本会議を再開して会期延長を諮る方がよいとの意向を示し」を加え，同頁１４行目の「Ｆ」を「Ｅ」と改め，同頁１６行目の「反対し，」の次に「さらに臨時議長が会期延長の権限を有するかどうかについての議論が収束せず，」を加える。(4)原判決１６頁１４行目末尾の次に行を改めて以下を加える。「(7)平成２２年１１月１日，白井市臨時議会において，本件専決処分に係る承認（法１７９条３項）は否決された。」
３争点１について
(1)専決処分制度（法１７９条）は，法が重要な事項を議会の議決事件と定める（法９６条）一方で，必要な議決又は決定が得られない場合の補充的手段として，普通地方公共団体の長（以下，単に「長」という。）に議会の権限に属する事項を代わって決定する権限を与え，議会と長との関係の調整を図り，地方行政の渋滞を防止する制度と解される。上記趣旨に鑑みれば，長は，議会の権限に属する事項については議会の意思決定に従うのが本来であり，専決処分は，議会の意思決定を得ようとしても得られない場合に例外的に認められる手段であると解される。
これに加えて，法１７９条１項の定める専決処分をすることができる事由のうち，本件で問題となる「議会において議決すべき事件を議決しないとき」以外の事由が，いずれも普通地方公共団体の執行機関である長にとって議会の議決を得ることが不可能ないし著しく困難な場合に当たることをも考慮すれば，「議会において議決すべき事件を議決しないとき」の意味するところについても，議決を欠く事態が出現すれば直ちにこれに当たるのではなく，外的又は内的な何らかの事情により長にとって議会の議決を得ることが社会通念上不可能ないしこれに準ずる程度に困難と認められる場合，例えば，天災地変等の議決を不可能ならしめる外的事情がある場合，議会が議決しないとの意思を有し，実際にも議事が進行せずに議決にまで至らない場合などでなければならないと解される。(2)そこで，前記引用に係る原判決の摘示する前提事実及び認定事実（補正後のもの）に基づき，本件専決処分が法１７９条１項の「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に該当するかを検討する。まず本件補正予算案は，法９６条１項２号により議会の議決事項とされている予算に関するものであるところ，本件９月議会がこれを議決するに至らないまま閉会しているから，形式的にみれば，本件９月議会終了時に本件補正予算案についての議決を欠く事態となっていることになる。しかしながら，平成２２年９月２８日における閉会に至るまでの過程をみると，午後５時４６分本件補正予算案についての審議が開始されたところ，午後６時２４分に議長が討論を希望したことから，仮議長の選出をめぐって議会が混乱し，午後１０時４０分から議運において議事の進行について協議するうちに会期の終了時刻が迫り，本会議を再開して会期の延長を諮るかについて議運内では意見がまとまらず，事態を議員全員協議会に報告する間に翌２９日の午前０時を迎え，閉会になったという経過をたどっている。


平成２３年９月２８日判決
平成２１年（行ウ）第９号懲戒処分取消請求事件
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
京都社会保険事務局長（以下「京都局長」という。）が原告に対し平成２０年９月３日付けでした懲戒処分（２月間俸給の月額１０分の２の減給）を取り消す。
第２事案の概要など
１事案の概要
本件は，京都の社会保険事務所で勤務していた原告が，社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として，京都局長から２月間俸給の月額１０分の２の減給とする懲戒処分（以下「本件処分」という。）を受けたことについて，本件処分は違法である旨主張して，本件処分の取消しを求める事案である。
２前提事実（争いがないか証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実）
（1）原告は，昭和６３年１月１日下京社会保険事務所（以下「下京事務所」という。）に採用され，平成８年１１月１日舞鶴社会保険事務所業務第一課業務第一係長，平成１２年１１月１日下京事務所業務第二課業務第二係長，平成１４年４月１日同所業務第二課医療相談官，平成１７年１２月１２日同所徴収課社会保険調査官，平成１９年９月１日同所徴収課社会保険徴収専門官を歴任していた。
また，原告は，平成１２年１１月，職員団体である全厚生職員労働組合京都支部（以下「組合京都支部」という。）の書記長に就任し，以後，平成２０年１０月まで務めていた。
原告は，本件処分を受けるまで，他に懲戒処分や矯正措置を受けたことはなかった。
(2)社会保険庁総務部職員課長は，平成１９年１２月６日，同庁職員の服務違反について調査することを地方社会保険事務局長に通知（以下「本件通知」という。）し，本件通知に基づいて下京事務所においても無許可専従等に関する調査（以下「本件調査」という。）が行われた。調査は，管理者調査，行為者調査，第三者（同僚等の職員）調査があった。
（甲３，乙１０）
(3)京都局長は，本件調査の結果を踏まえ，平成２０年９月３日，原告に対し，国家公務員法（以下「国公法」という。）８２条１項各号の規定による懲戒処分として，２月間俸給の月額の１０分の２を減給した。処分の理由は，「下京事務所業務第二課業務第二係長であった平成１２年１１月から平成１４年３月までの間及び下京事務所業務第二課医療相談官であった平成１４年４月から平成１７年１月までの間において，社会保険庁長官の許可を得ることなく，職員団体の業務に専ら従事し，また，その間，給与の支払を受け続けたものである。こうした行為は，信用失墜行為を禁止した国家公務員法９９条，職務専念義務を規定した国家公務員法１０１条１項並びに職員団体の業務への専従及び給与を受けながら職員団体のための業務を行うことを禁止した国家公務員法１０８条の６第１項及び６項に違反する行為であるとともに，国民全体の奉仕者として有らざるべき行為であると言わざるを得ない。」というものであり，原告に対し，その旨記載した処分説明書（甲１の１）を交付した。
(4)平成２２年１月１日，日本年金機構法が施行され，社会保険庁，地方社会保険事務局及び社会保険事務所が平成２１年１２月３１日をもって廃止される（日本年金機構法附則７０ないし７２条）のに伴い，原告は，同月２５日付けで分限免職処分を受けた。なお，原告は，日本年金機構の職員として採用されなかった。
(5)原告は，平成２０年１０月２９日，本件処分に対し人事院に審査請求を行った（平成２３年９月１日，原告に対する本件処分を承認する旨の判定がされた。）。
３争点及び争点に対する当事者の主張
本件の争点は，原告に対する本件処分が違法であるかというものである。原告は，違法事由として，本件処分の事実誤認，判断過程の違法（他事考慮・考慮すべき事項の不考慮），適正手続違反（調査方法の違法，聴聞・弁明等の手続の瑕疵），本件処分の理由不備，平等原則違反，信義則違反を主張する。
（原告の主張）
(1)本件処分の事実誤認
ア原告は，下京事務所業務第二課の業務を現実に行っていた。原告が所属していた下京事務所の職員の実際の担当業務は，本来の事務分掌とは異なる業務も多く含まれていたため，形式的な事務分掌の定めのみをもって，原告に職務専念義務が課される業務の範囲を画することは実態に反する。
原告は，下京事務所３階の男子休養室において，京都社会保険事務局（以下「京都局」という。）との折衝やその準備行為を行うとともに，業務第二課の業務行為も行っていた。すなわち，外線電話への対応，書類の整理，会計検査院の検査等に対応する臨時的業務等を行っていた。被告は，原告が業務第二課の業務をしていなかった根拠として，①原告が決裁手続に関与した形跡がないこと，②原告が超過勤務をしていないこと，③原告が出張をしていないことを挙げる。
しかし，①については，原告は，主たる業務として一般届書の入力前審査や決裁後の書類の編綴などを行っており，これらの業務内容上，そもそも原告が決裁手続に関与することがないにすぎない。②については，超過勤務について事前に職員が上司に対し内申を行い，上司がこれを認める形式をとっており，本人が上司に申告しない限り超過勤務が記録されないため，実態としてはサービス残業が横行していたところ，原告も超過勤務を行っていたが，内申を行っておらず，記録が残っていないだけである。③については，原告は多数回の出張を行っており，出張命令を拒否したことなどなく，そもそも，出張の回数と職務を行っていたか否かは関連性がない。なお，平成１６年以降，京都局が組合京都支部との事前協議等をしなくなったため，原告を窓口とする折衝等が著しく減少し，そのことにより原告が本来業務に費やす時間が増えたが，これは原告が京都局から要請されていた業務と本来業務との割合の変化にすぎず，原告から現場復帰の報告などは行っていない。
イ原告は，業務第二課の業務のほかは，京都局の要請に基づく組合京都支部と同局との折衝等を行っていたのであり，職員団体の業務に専ら従事していた事実はない。折衝やそれを行うために必要な準備行為は原告の業務に属するものである。


組合京都支部は，行政サービスの向上，民主的で効率的な行政の実現，労働条件の改善を基本的な立場として，行政サービスの拡充をめざす事務所構想，行政サービスの向上をめざす窓口課の設置，業務の効率化を意図する業務の集約化や組織・機構の見直しなど積極的な提案を行った上で京都局との実効的な協議を重ね，その円滑な実施を図ってきたのであり，組合京都支部がしてきた行為は，実際には業務行為そのものであった。そして，京都局は，同局の方針に対する職員間の意見調整や効果の検証について，提案という形で職員団体である組合京都支部に依頼することを常としており，交渉事項は賃金や勤務条件など職員団体本来の要求も含まれていたが，中心は業務に関わる事項が占めることが多く，業務運営上有効に活用されてきたといえる。
原告は，組合京都支部の書記長として，業務の円滑な推進を目的とし，現にそれに寄与してきたのであり，京都局の企画・立案・調整部門の本来業務を肩代わりしていたのであるから，まさに本来の業務そのものをしてきたといえる。特に，平成１４年４月から国民年金収納事務等の実施主体が，市町村から被告（社会保険事務所）へ移行することに伴い，業務量の増加に対応するため，事務の効率化・集約化を図る必要があったところ，京都局においても，徹底的な効率化を進める議論が始まっており，原告を介して問題点の整理に努めるなどした。京都局は，適切な人員配置の確認等円滑かつ効率的に業務運営を行う必要があり，自らでは行うことができない職員の意見聴取等について，原告に指示，依頼していたのである。京都局は，原告との折衝及びその準備行為を，組織上，京都局長が行う最終的な意思決定に活用できるように位置付けてきたのである。このように，折衝の内容は，個別の職員から社会保険庁全体に関わるものに及び，いずれも円滑に業務運営を行うという観点からなされたものであった。そのため，原告の事務分掌は軽減されており，京都局との折衝及びその準備行為を優先的に行うこととされていた。当時，京都局自身が原告の行為が違法であるとの認識を有しておらず，誰に対しても何らの処分もしていなかったことからも，業務行為であったことが裏付けられる。被告は，京都局と組合京都支部との折衝が，不適切な慣行であったと主張するが，折衝の量と新規の施策の実践の量が比例しており，京都局が，職場の実態や業務の実態を全く把握できていなかったこと，原告をして実態調査をさせなければ施策を実行する力を持っていなかったことなどからすると，折衝は必要性に裏付けられた行為であり，不適切な行為であったとはいえない。なお，被告は，労使間の慣習として，京都局が組合京都支部に対し，事業運営の説明や意見聴取を行ったことはあったとして，原告の具体的行為の一部を認めながら，当該行為の法的性質及び適法性については，本件処分が裁量逸脱にあたるかの判断とは無関係であるとして，回答を拒否しているが，これは被告が，原告の行為を適法であると認めざるを得ないということにほかならない。
被告は，原告に対し，組合京都支部としての意見のとりまとめを依頼していない旨主張するが，事業運営の説明や意見聴取は京都局の側に必要性があってやっていたことであるから，説明をし，意見を聴取しておきながら，その中間にある意見の集約について，組合京都支部が勝手にしていたということにはなり得ない。
ウ仮に，原告の行為が業務行為と評価し得なかったとしても，国公法１０８条の５第８項の適法な交渉に当たり，勤務時間内に行うことができるものであった。同法１０８条の５第３項は，国の事務の管理及び運営に関する事項を交渉の対象とすることができない旨規定しているが，このような管理運営事項であっても，それが職員の労働条件に関わることとなったときは，その労働条件の観点からこれを交渉対象とすることは何ら禁止されておらず，実際には交渉の範囲は極めて広範である。
また，予備交渉は，京都局と組合京都支部の担当者間で交渉の議題，時間，場所その他必要な事項を決めるものであり，その目的のためであればその範囲に制限はされておらず，適法な交渉に付随するものとして，勤務時間内に行うことができる。原告は，京都局が提示した議題について京都局との本交渉に臨むため，提案内容を把握し，意見集約手順を確認の上，提案内容の整理，職場周知資料作成，意見集約作業等を行い，さらに，本交渉後は本交渉結果の周知まで行っていた。これらは，いずれも京都局との本交渉及び本交渉後の業務を円滑に進めるために必要不可欠な行為であって，適法な予備交渉の範囲を逸脱するものではない。よって，組合京都支部の交渉担当者であった原告が本来業務の他に勤務時間内に行ってきたのは，京都局から様々な施策について意見を求められる際の京都局との本交渉，組合京都支部の意見を取りまとめる前後の予備交渉等であり，不適法な時間内組合活動はなかった。
(2)他事考慮，考慮すべき事項の不考慮
ア本件処分は，年金記録問題発生の責任を職員団体に負わせようとする被告の意図に基づき，本来考慮すべきでない事項を考慮し，考慮すべき事項を考慮せずになされたものであるから，その判断過程は極めて不合理であって裁量を逸脱しており，本件処分は違法である。
イ本件処分をなすにあたり，被告が念頭に置いていたのは，いわゆる年金記録問題に端を発する社会保険庁に対する国民的批判の中で，批判の矛先を歴代の政府や同庁幹部職員から逸らすため，職員団体のヤミ専従があたかも年金記録問題の原因であるかのごとく世論を誘導しようとするものであった。このような意図・目的があったからこそ，原告の無許可専従行為が平成１２年の時点であったとしながら，約８年以上も経過し，年金記録問題が話題を集めた後である平成２０年になって突然処分に踏み切ったのである。
さらに，後記のとおり，被告は，杜撰かつ誤導的な調査を行い，原告が無許可専従行為を行ったことを上司らが認めたかのような調書を作出したことからも，被告が何としても処分を行おうとしていたことが読み取れる。ウ平成２０年７月２９日に日本年金機構の基本計画が閣議決定され，職員団体の中心的メンバーを懲戒処分に付し，日本年金機構から排除しようとする被告の方針が明確となっていたところ，原告は，その後，結果として日本年金機構に採用されなかった。つまり，本件処分は，単なる減給処分にとどまらず，実質的には原告を日本年金機構から排除することを目的としたものである。また，懲戒処分をするに際し，原告が日本年金機構の職員にならず，分限免職処分をすることも方針として定まっており，本件処分の目的は分限免職処分にもある。
このように，本件処分は，懲戒処分の本来の趣旨から逸脱して，原告の身分の剥奪まで含んだ過酷な二重，三重の処分を行うというものであり，処分権者の裁量をはるかに逸脱し，違法である。
エ原告の行為は，そもそも京都局が職員団体の活動を利用してきたからこそ惹起されたものであって，仮に，無許可専従に該当する行為が存在したとしても，それは京都局の責めに帰すべき事由であり，長年にわたって慣行的に行われてきた行為について，何らの処分もなされてこず，処分の客観的・合理的理由がなくなったことも考慮しなければならないところ，これを一切考慮しておらず，違法である。


オ仮に，原告に対して何らかの措置が必要であったと仮定しても，懲戒処分に至らない矯正措置としての訓告とすることもでき，実際，京都の社会保険事務所において訓告とされた者も存在するにもかかわらず，原告に対しては懲戒処分が下された。
さらに，管理者側で懲戒処分を受けた者は２７名中３名にすぎず，うち２名は年金に関わる機関に再就職している。また，原告の折衝の相手方は誰一人処分を受けていない。
したがって，本件処分は，本来考慮すべき事項を考慮しなかったためになされたものであるから，裁量権濫用にあたり，違法である。
(3)適正手続違反
ア調査方法の違法
(ア)本件処分は，正確な事実を把握するための適切かつ合理的な方法による事実調査を経ておらず，裁量を逸脱しており，違法である。具体的にどのような方法で調査・事実認定を行うかは法には規定されておらず，処分権者の裁量に委ねられているが，全くの自由裁量ではなく，処分権者は，恣意的な事実認定が行われないよう，適切かつ合理的な方法で事実の調査と処分理由を認定する義務を負う。(イ)本件処分の基となった事実に関する調査に際しては，業務行為，適法な「勤務時間内組合活動」，違法な「勤務時間内組合活動」及び「無許可専従行為」という異なる概念・行為の境界を一切曖昧にしたまま調査が行われた。また，平成２０年５月１６日，社会保険庁より，「社会保険庁職員の服務違反に関する情報提供の依頼について」と題したメールを通じて全職員に情報提供が喚起されたが，この際，国家公務員法１０８条の５及び人事院規則１７条２項の条文が掲載されたが，同条で許容される行為と許容されない行為の区別についての説明は何ら行われなかった。つまり，無許可専従行為を調査する側である被告が，処分すべき無許可専従行為の定義を理解しないまま一連の調査を行っているのであり，その調査がずさんであることは明らかである。
事実の有無に関しても，原告の行為の実態を明らかにしようとする丹念な調査が全くなされなかった。原告の行為の認定に関して，当時の業務関係書類への押印の有無があげられているが，業務関係書類は調査時点では保存年限を過ぎており，ほとんどが廃棄済であり，わずかに残った一部の書類は，限られた担当者とその上司のみが押印を行うものであり，そこに押印が見られないことをもって，業務に携わっていなかったとみるのは不可能である。また，原告の超過勤務や出張の有無からも，原告の無許可専従行為を推認することは全く不可能である。そして，原告が無許可専従を行ったことを前提にした不適切な質問や，回答不能な質問が繰り返された。被告側に，違法行為の自白を強要しようとする意図があったのであり，原告が無許可専従行為を行ったのか，行っていないのかを，公平な観点から明らかにするような調査は一切なされなかった。また，原告に対し，調査への回答が業務命令としてなされ，ヒアリング調査では，すべての管理者から無許可専従の事実があるとの回答があったと告げられたが，実際には，１３５人のうち９人の管理者から事実があるという回答があったにすぎず，事実に反する調査が行われた。
(ウ)本件通知において，第三者調査は，管理者調査と行為者調査の結果が異なった場合に初めて実施されるものであると規定されているにもかかわらず，管理者調査及び行為者調査を終える前から既に処分対象者を特定した上で実施されており，調査があらかじめ方向付けられたきわめて恣意的なものであることを露呈している。
また，管理者調査は，原告が無許可専従をしていたことを認定しようとした調査担当者による威嚇と誘導によりなされ，適正なものとは到底いえない。なお，管理者調査において，下京事務所の管理者の回答が多数となっているが，同管理者は，原告と折衝する立場にはなく，原告の行動について正確に証言しうる立場にはない。
イ聴聞・弁明等の手続の瑕疵
公務員の不利益処分について，最高裁判所平成４年７月１日判決・民集４６巻５号４３７頁は，憲法３１条から直接，行政手続に関する適正手続保障を導きうることを示した。行政手続法が，公務員について適用除外を定めているのは，公務員に対する処分が一般の行政処分とは異なる特殊性を有しているために，その手続は一般法である行政手続法ではなく国公法自身が定めるのが望ましいという考えに基づくものである。しかるに，国公法が，聴聞・弁明等に関する規定を置いていないのは，同法の不備であって，この場合，憲法３１条から導きうる適正手続保障の要請がこれを補完しうると考えるべきである。
そして，本件処分は，形式的には減給処分であるが，日本年金機構への不採用，分限免職処分という二重・三重の不利益が伴い，身分剥奪という重大な効果を生じるものであること，公務員の不利益処分について事前手続を経ないで処分しなければならないほどの緊急の必要性が認められる事態が現実的にはほとんど想定することができないことからすると，原告に対して予想される処分の内容と処分理由を事前に告知し，それについて被処分者が十分な主張・反論と立証をなす機会とを保障することが必要であった。
しかし，本件調査では，適正手続として求められる聴聞，弁明の機会等に値するようなことはなされなかった。
したがって，本件調査が，憲法３１条の要請する適正手続保障を満たすものであったということはできず，本件処分は適正手続に反し，違法である。
(4)本件処分の理由不備
処分理由が示されない懲戒処分は，処分庁の恣意を許すものとなり，被処分者が権利救済を求めることを困難にさせるため，裁量を逸脱した違法なものといえる。理由提示の程度・内容としては，いかなる事実関係の基にいかなる法規を適用したかが記載自体から分かる程度に具体的なものであることが必要である。特に，本件処分は，最終的には日本年金機構からの排除，分限免職処分という二重・三重の重大な不利益が課される処分なのであるから，これに対応したより詳細な理由提示が求められるというべきである。しかし，本件処分では，いかなる事実関係の基にいかなる法規を適用したかが処分説明書の記載自体からは分からず，理由提示を欠いているといえ，違法である。すなわち，本件処分にあたり，「専ら従事」というのが，どの程度の時間及び期間にわたり職員団体の業務に従事したことを示すのかが全く分からない上，実際にどのような具体的な行為を行ったのかも不明である。前記のとおり，被告がずさんな調査をしたことにより，原告の行為を具体的に特定できなかったのであり，事実の特定を欠く。
(5)平等原則違反
国家公務員法２７条，７４条１項，人事院規則１１－４第２条によれば，国家公務員の身分保障は，公務の安定的な運用という国民全体の公共の福祉に立脚した観点から，また，処分の著しい不利益性という個々の公務員の人権という観点から，強固になされなければならず，いかなる場合においても公正や平等に反する取扱いは許されない。
しかし，前記のとおり，原告の上司や，折衝の相手方はほとんど処分を受けておらず，このような偏頗な取扱いは上記原則に反し，違法である。
(6)信義則違反


原告の折衝業務は，京都局の業務について，職員間の意見調整や効果の検証を職員団体の協力を得て行うという労使慣行として行われたものである。そして，当該慣行は，京都局の要請に基づいて行われたことなどの経緯を踏まえれば，当該慣行に基づいて原告が行った行為を後になって無許可専従行為として懲戒処分に付することは著しく信義則に反し，違法である。
（被告の主張）
(1)本件処分の事実誤認について
ア京都局長は，平成１２年１１月から平成１７年１月までの間（以下「本件期間」という。）において，原告が所属していた下京事務所業務第二課で作成され，原告もその処理を担当すべき各種書類を精査したが，原告がそれらの書類の決裁手続に関与した形跡はなかった。
また，本件期間において，原告が超過勤務をした事実は認められず，原告が下京事務所業務第二課の業務に関して出張した事実も認められなかった。なお，原告は，平成１７年２月１日に同課の本来の業務に復帰しているところ，翌３月以降の勤務時間報告書によれば超過勤務が報告されており，平成１７年３月より前と同月以降とで原告がサービス残業についての態度を変更したとは考えられず，超過勤務の内申を行っていなかった旨の原告の主張は失当である。
これらの事実は，原告が，下京事務所業務第二課の本来業務を行っていたとすれば当然あってしかるべき超過勤務や出張等が，本件期間において全くないということを示し，同所業務第二課の業務に関与していなかったことを示す重要な間接事実である。さらに，平成１７年１月ころ，原告は，当時の下京事務所長や京都局次長等から，速やかに職務に復帰するよう勧められており，このことからも，それまで原告が無許可専従を行っていたことが認められる。
そして，京都局長は，本件期間における原告の管理者・上司・同僚に対する調査の回答・聴取結果，原告からの書面による回答・対面での事情聴取をした結果，原告が勤務時間の大半を下京事務所業務第二課があった１階ではなく，職員団体の書記局のあった３階にいて組合活動をしていたことなどが認められため，本件処分の理由を認めたものであり，本件処分に事実誤認はない。
原告は，会計検査院との面談の記録係や，書類の整理，電話対応等をしていた旨主張するが，会計検査院との面談の際には有給休暇を取得して出勤しておらず，書類の整理や電話対応についても長時間していたとは認められないことから，職員団体の業務に専ら従事していたとの認定を左右するものではない。
イ原告は，所属長の命ずる事務分掌による業務に専念しておらず，京都局の企画・立案・調整部門の本来業務を肩代わりしていたとの活動内容は，組合活動と評価すべきものである。原告は，勤務時間中，主に，職員団体の活動のために提供され，実際に職員団体の資料等を置いていた下京事務所３階の男子休養室におり，職員団体の書記長の立場で，少なくとも２週間に１回，多いときには１週間に２，３回の頻度で，主として男子休養室において，長時間にわたり，国民年金業務の移管に伴う人員配置の問題，総合相談室の設置，夜間延長・休日年金相談の実施，謝金職員の事務分掌の軽減等の項目について，職員から集約した意見に基づき，京都局に対し，人員配置や各職場の勤務体制など，職員の勤務条件の維持や改善を要求し，ときには，京都局が職員団体側の要求に応じない場合には京都局側の提案を受けない姿勢で交渉に臨んでいたほか，京都局の発言に対し，京都局側の責任を追及して謝罪させることもあった。また，原告は，京都局と交渉を行っていないときでも，勤務時間中に折衝のために多くの資料を作成したり，折衝の結果を組合員に周知するための詳細な資料を作成するなどしていた。このような原告の行為は，組合京都支部の書記長の立場において，職員団体である組合京都支部の業務として行っていたものであり，原告が，勤務時間中に書記長として職員団体の業務を行っていたことは明らかである。
また，京都局は，職員団体に対して事業運営の説明や意見聴取を行っていたが，京都局の方針に対する職員間の意見調整や効果の検証を職員団体に依頼しておらず，職員団体に属する組合員間の意見調整等は，職員団体が，職員団体としての意見をまとめるために自ら行っていたものである。国の事務の管理及び運営に関する事項は，交渉の対象とすることができない（国公法１０８条の５第３項）ため，事業運営の説明や意見聴取は当時の労使が慣行により行っていたものであり，国公法の規定する交渉ではなかった。