平成２９年８月３０日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００１１号求償金請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第３２３４号）
口頭弁論終結日平成２９年６月１２日
判決
控訴人   （１審   原告）        株式会社   ＩＢＥ   Ｘ訴訟代   理人弁   護士       豊島   真
石田   治
渡邊望美
被控訴人（１審被告）      株式会社チヨダ訴訟代   理人弁   護士       大竹秀達
市川和明
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，１９６２万８６８２円及びうち１８８３万４７２５円に対する平成２７年８月２５日から，うち７９万３９５７円に対する平成２８年２月１３日から，各支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
控訴人は，原判決別紙１商標目録(1)記載１ないし同５の各商標登録（以下，個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録１」などといい，これらを併せて「本件各商標登録」という。また，その対象たる各登録商標〔同目録記載１ないし同５の「商標の構成」欄記載の各商標〕を，個別には同目録の番号に対応して「本件商標１」などといい，これらを併せて「本件各商標」という。なお，同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。）に係る各商標権（以下，併せて「本件各商標権」という。）を有しており，被控訴人との間で，本件各商標権につき独占的通常使用許諾契約（以下「本件ライセンス契約」といい，その契約書を「本件契約書」という。）を締結していた。
本件は，控訴人が，双日ジーエムシー株式会社（以下「双日ＧＭＣ」という。）の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続（以下，併せて「審判手続」という。）及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続（以下「審決取消訴訟手続」という。）に関し，①被控訴人は，本件ライセンス契約に基づき，被控訴人の費用と責任において，必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し，審判手続及び審決取消訴訟手続において本件各商標登録を防御すべき義務を負っていたが，同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた，②被控訴人は，本件ライセンス契約に基づき，控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う，③被控訴人は，本件ライセンス契約に基づき，審判手続に利害関係人として参加し，また，審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが，同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた，と主張して，債務不履行を原因とする損害賠償請求権（民法４１５条。上記①又は③）に基づき，又は本件ライセンス契約の定める補償義務履行請求権に基づき（上記②），損害賠償金又は求償金１９６２万８６８２円（控訴人が支払った弁護士費用相当額）及びうち１８８３万４７２５円に対する請求後の日（内容証明郵便到達の日の翌日）である平成２７年８月２５日から，うち７９万３９５７円に対する請求後の日（訴状送達の日の翌日）である平成２８年２月１３日から，各支払済みまでの商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である（上記①，②及び③の請求は，選択的併合の関係にある。）。
原審は，控訴人の請求を棄却したため，控訴人が控訴した。２前提事実等，争点及び争点に対する当事者の主張原判決を次のとおり補正し，当審における当事者の補充主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の２ないし４（原判決３頁１行目から同１２頁１２行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する（以下，原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と，「被告」とあるのは「被控訴人」と，「別紙」を「原判決別紙」と，それぞれ読み替え，原判決で用いられた略語はそのまま使用する。）。
(1)原判決の補正
原判決６頁１５行目冒頭から同頁１６行目末尾までを，次のとおり，改める。「知財高裁は，上記各訴訟事件を併合して審理し，平成２７年５月１３日，①被控訴人による商標の使用は，社会通念上，本件各商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様，すなわち，不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により，客観的に，双日ＧＭＣの業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものということができ，商標法５３条１項本文の「他人の業務に係る商品・・と混同を生ずるものをしたとき」に該当すること，②控訴人は，使用権者に新たに本件各商標を使用させるに当たっては，双日ＧＭＣの商品の周知の程度や双日ＧＭＣの商品における関連商標の具体的な使用態様を確認し，被控訴人の商標の具体的な使用態様が，双日ＧＭＣの業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかについて注意する義務を負っていたというべきであり，控訴人は，そのような混同が生じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたというべきであって，控訴人について，商標法５３条１項ただし書の抗弁が成立するものとは認められないこと，を理由として，上記(4)の各審決をいずれも取り消すとの判決をし，同判決は，その後確定した。」
(2)当審における当事者の補充主張
ア控訴人の主張
(ア)本件契約書７条２項の適用について（争点１及び２）
ａ各契約条項の関係


本件契約書７条１項と同条２項の効果を比較すると，同条１項に該当する場合は控訴人と被控訴人（更にはボーンズ）が共同して防御等を行う義務を負うことが予定されているのに対し，同条２項に該当する場合は被控訴人が単独で責任を負うこととされている。このような効果の違いを考慮すると，同条１項は，ライセンスの対象たる商標等自体に関する問題が起こった場合の対処について定める条項に対応する規定であるのに対し，同条２項は，ライセンシーの行為によりライセンサーに迷惑をかけないことを約し，ライセンシーの行為によりライセンサーに迷惑をかけた場合にはその損害をライセンシーが賠償する旨を定める条項に対応する規定で，専らライセンシーに原因のある問題が発生した場合をその要件として想定しているものであるといえる。
したがって，本件契約書７条１項と同条２項は，単純に商標に関する問題か否かでその適用が区別されると解すべきではなく，責任の所在に着目して，被控訴人が単独で責任を負うべき問題か否か，すなわち，専ら被控訴人の行為に起因する問題であるか否かで区別されると解する必要がある。
本件各審判請求及び本件審決取消訴訟の各手続は，形式的には商標に関連するものであるとしても，専ら被控訴人の不正行為（本件各商標の不正使用行為）を原因として提起されたものであるから，本件契約書７条２項が適用されるべきであることは明らかである。控訴人は，確かに，被控訴人商品を承認しているものの，その承認手続は，他社商品とのデザインの酷似性の有無を確認するために行っていたものではなく，被控訴人の販売方法について判断するために行われたものではないから，控訴人に何らの帰責性はない。
ｂ本件ライセンス契約締結前後の事情
(a)控訴人及び被控訴人は，本件ライセンス契約の締結前に，本件各商標を付した被控訴人商品について，双日ＧＭＣから何らかのクレームがある可能性を想定していたし，双日ＧＭＣからクレームを受けないように，販売方法や商品の開発（デザイン）等については慎重に行動することが，控訴人側から被控訴人側に伝えられていた（甲１２）。双日ＧＭＣからの様々なクレームを想定して，控訴人側から被控訴人に対して注意喚起をしていたのである。そして，このように控訴人側から注意喚起がされていたにもかかわらず，被控訴人の販売方法などにおける被控訴人の不注意な行為によって双日ＧＭＣからクレームを受けた場合は，本件契約書７条２項の「甲の販売方法に起因してクレームを受けた場合」に該当し，同条項が適用されることが想定されていた。
(b)また，本件各審判請求が双日ＧＭＣによって提起された後の平成２６年７月２４日，控訴人の担当者は，被控訴人の担当者に対し，本件各審判請求に続く本件審決取消訴訟手続については本件契約書７条２項が適用されるため，控訴人が被控訴人に対して費用請求することになる旨を伝えている（甲１３）。控訴人の担当者からの上記連絡に対して，被控訴人側からは何らの反論もなかった。本件覚書が調印された当時，被控訴人は，控訴人に対し，不正な行為はしていないと主張しながらも，本件ライセンス契約に基づいて商品を仕入れて販売することを自粛するという態度に出ていた。被控訴人が，一方的に商品の仕入れを自粛してしまうと，最低限のミニマムロイヤリティしか控訴人は得られず（甲３），控訴人においては，本件各商標からの収入が途絶えるという状況が生じ，被控訴人に商品の仕入れを再開してもらわなければ控訴人の経営が苦しくなる状況下にあった。そのような状況下で，控訴人は，被控訴人から本件覚書を締結すれば商品の仕入れの自粛を止めて，仕入れを再開するという条件を提示されたため，被控訴人に商品の仕入れを再開してもらって収益を得るために一方的に不利な内容であるとは認識をしつつも，やむを得ず本件覚書に調印したものである。このように，控訴人と被控訴人の力関係の差は歴然としているにもかかわらず，平成２６年７月２４日付けのメール（甲１３）において，担当者間では，明瞭に，契約条項に則って，控訴人側から被控訴人に対して訴訟に要した費用負担を求めることが告げられている。以上の事実は，本件各審判請求及びその後の本件審決取消訴訟が本件ライセンス契約７条２項の「クレーム」に該当するため被控訴人が費用負担をすることになるという控訴人の契約条項の理解を，被控訴人側も理解し受け入れていたことを示すものであり，本件各審判請求及びその後の本件審決取消訴訟が「（被控訴人の）販売方法に起因してクレームを受けた場合」に含まれることについて，本件ライセンス契約締結時に合意があったことを強く推認させる。なお，控訴人が本件覚書を締結したのは，上記のとおり，控訴人の経営上やむを得なかったためであり，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟のために要した弁護士費用等を控訴人自らが負担することを自認していたためではない。
ｃ契約書の特定の条項の意味内容を解釈する場合，その条項中の文言の文理，他の条項との整合性，当該契約の締結に至る経緯等の諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきである（最高裁平成１９年６月１１日第二小法廷判決参照）ところ，本件契約書の契約条項の文言のほか，以上のとおり，本件契約書７条の意味内容を総合的に考慮すれば，本件には本件契約書７条２項が適用されることは明らかである。


(イ)本件契約書７条１項の適用について（争点３）控訴人は，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟において，当該手続における被請求人又は被告とされたため法的手続の当事者として一定の対応を行わざるを得なかった。各手続においては，被控訴人による不正行為の有無こそが争点となっていたのであるから，被控訴人が，本件契約書７条１項に定める「防御･･･を共同して行う」義務を履行するためには，被控訴人が本当に不正行為をしていないのであれば，被控訴人が企画製造した商品は被控訴人が独自にデザインしたものであることを示す具体的な根拠を挙げて，審判手続に利害関係人として参加したり，本件審決取消訴訟手続において補助参加したりして，控訴人に協力して防御を行う義務があった。仮に，同手続に参加する義務までは認められないとしても，少なくとも真実を控訴人に対して伝えたり，不正行為をしていないのであれば，不正行為をしていないことを示す根拠を明らかにしたりする義務が被控訴人にはあった。控訴人は，本件審決取消訴訟の開始後，被控訴人に対して民事訴訟法５３条に基づく訴訟告知を行い，訴訟手続への参加を求めたけれども，被控訴人は，本件各審判請求手続や本件審決取消訴訟手続に関与することはなかった。それどころか，平成２５年１０月２５日に控訴人の担当者が被控訴人の担当者に対して不正行為が疑われる商品につき具体的に誰がデザインをしたのか質問をしたところ，被控訴人の担当者からは，同年１１月６日，控訴人の担当者に対して，「商品開発部Ａがデザインしました」と回答がなされたのである（甲１４）。被控訴人は，控訴人に対して，双日ＧＭＣ商品を被控訴人が参考にしたことを秘して，被控訴人社内で独自にデザインをした商品であるかのような虚偽の説明をし，極めて不誠実で非協力的な対応をしたといえる。
したがって，被控訴人には，控訴人と「防御･･･を共同して行う」義務に違反した債務不履行責任が認められる。
イ被控訴人の主張
(ア)本件契約書７条２項の適用について（争点１及び２）
ａ各契約条項の関係
控訴人は，本件契約書７条１項と同条２項の効果を比較して，両者の適用関係について，専ら被控訴人の行為に起因する問題であるか否かで区別すべきであると主張する。しかしながら，両条項の適用要件は，それ自体全く異なっており，わざわざ両条項の効果に着目して適用関係を検討するまでもない。そもそも，商標法５３条１項による取消審判請求については，いずれの条項の適用もない。仮に，控訴人の主張するように効果に着目するとすれば，本件契約書７条１項は，三者にそれぞれの責任が生じており，かつ，共同して防御ないし排除が可能な場合を前提にしていることとなり，同条２項は，被控訴人のみに責任があって，現実的に処理解決が可能な場合を前提にしていることとなる。そうすると，同条２項は，被控訴人が商品の品質上の欠陥や店舗での販売行為により顧客等に迷惑をかけた場合を想定しているものと解することになるはずである。しかも，商標法５３条１項は，ライセンサーである控訴人が管理責任を全うしていれば，その適用がないのであるから，控訴人の主張によっても，専らライセンシーのみが責任を負うべき場合に該当しないはずである。
したがって，本件契約書７条２項が，商標法５３条１項のような特殊な規定の適用を前提にしたものとする控訴人の解釈は誤っている。
ｂ本件ライセンス契約締結前後の事情
(a)控訴人は，本件ライセンス契約締結前に，双日ＧＭＣからのクレームを想定して，被控訴人に対し注意喚起していたと主張するけれども，控訴人が証拠として提出するメール（甲１２）の文言から，被控訴人に対し注意喚起しているなどと認識することはできない。
(b)平成２６年７月２４日のメール（甲１３）について，どこにも本件契約書７条２項については記載がなく，本件審決取消訴訟の費用負担については今後の話合いと考えている旨の記載があるにとどまるから，控訴人が被控訴人に対し，本件契約書７条２項の適用により費用請求することになる旨伝えたとはいえない。被控訴人は，控訴人に対し，口頭で上記費用請求を受け入れることはできない旨回答している。
また，控訴人は，本件覚書を締結したのは，控訴人の経営上やむを得なかったためであり，弁護士費用等を自ら負担することを自認していたためではないと主張する。しかしながら，控訴人は，本件ライセンス契約の商標管理者たるライセンサーの立場として，その権利を保全すべき地位にあり，被控訴人に対し承認をした手前，被控訴人に対し迷惑をかけるわけにいかなかったから，本件覚書に調印したのである。
控訴人は，控訴人と被控訴人の力関係の差は歴然としていたなどとしながら，担当者間では，控訴人から被控訴人に弁護士費用の負担を求めることができたとしており，それ自体矛盾している。また，本件覚書（乙７）においては，逸失利益について被控訴人が譲歩しているのであって，控訴人に一方的に不利益な内容であるとはいえない。
なお，控訴人は，本件覚書を締結するに至る事情等について主張するけれども，原審において主張立証する機会があったのであるから，そのような事情に関する主張は，時機に後れた攻撃防御方法として，却下されるべきである。(イ)本件契約書７条１項の適用について（争点３）控訴人は，仮に，手続に参加する義務までは認められないとしても，少なくとも真実を控訴人に対して伝えたり，不正行為をしていないのであれば，不正行為をしていないことを示す根拠を明らかにしたりする義務が被控訴人にはあったと主張する。しかしながら，控訴人の上記主張は，新たな独自の主張であって，原審で主張できなかった特別の事情もないから，審理が遅延する時機に後れた攻撃防御方法であり，却下されるべきものである。
控訴人は，被控訴人が，控訴人に対して，双日ＧＭＣ商品を被控訴人が参考にしたことを秘して，被控訴人社内で独自にデザインをした商品であるかのような虚偽の説明をしたなどと主張する。しかしながら，そのような事実はない。そもそも，双日ＧＭＣ商品を被控訴人に対し参考にできると勧誘してきたのは控訴人側（ボーンズ）であり，被控訴人がこれを秘密にする意味はない。また，被控訴人は，独自にデザインしたなどという主張をしたこともない。被控訴人は，控訴人から，誰がデザインしたのか聞かれたので，デザインの担当者の名前を伝えたにすぎないのであり，その質問の趣旨については，控訴人側から何の説明も受けていない。そもそも，被控訴人は，控訴人の承認を得て販売していたのであるから，何を伝えればよいのか不明である。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。


１争点１（被控訴人は，本件ライセンス契約に基づき，被控訴人の費用と責任において，必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し，審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたか）及び争点２（被控訴人は，本件ライセンス契約に基づき，控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負うか）について(1)原判決を次のとおり補正し，当審における当事者の主張に対する判断を付加するほか，原判決「事実及び理由」第３の１及び２（原判決１２頁１７行目から同１６頁２行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)原判決の補正
原判決１５頁８行目冒頭から同頁１８行目末尾までを，次のとおり，改める。「また，前記前提事実及び証拠（甲３，７，乙９）によれば，控訴人は，本件各審判請求を受けた後，双日ＧＭＣの本件各審判請求の理由を認識した上で，本件覚書に調印し，本件各商標登録を取り消す旨の審決が確定したときは，既払ミニマムロイヤリティの一部を被控訴人に返還することや，被控訴人が販売することができなくなった在庫商品につき一定の補償をすることを約したことが認められる。他方，控訴人が，上記調印当時において，被控訴人に対し，審判手続への参加その他の協力を求めたり，控訴人が同手続のために支出し又は支出することとなる弁護士費用の負担を求めたりした形跡はない。以上のような本件覚書調印当時の状況に照らすと，控訴人は，双日ＧＭＣによる本件各審判請求について，被控訴人の販売行為に起因するものであるとしても，この場合には本件契約書７条２項が適用されるものであるとまでは認識していなかったと考えられる。」
(3)当審における控訴人の主張について
ア控訴人は，本件契約書７条２項について，ライセンシーの行為によりライセンサーに迷惑をかけないことを約し，ライセンシーの行為によりライセンサーに迷惑をかけた場合にはその損害をライセンシーが賠償する旨を定める条項に対応する規定であり，専らライセンシーに原因のある問題が発生した場合をその要件として想定していることから，本件契約書７条１項と同条２項は，単純に商標に関する問題か否かでその適用が区別されると解すべきではなく，責任の所在に着目して，被控訴人が単独で責任を負うべき問題か否か，すなわち，専ら被控訴人の行為に起因する問題であるか否かで区別されると解する必要があり，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟の各手続は，形式的には商標に関連するものであるとしても，専ら被控訴人の不正行為（本件各商標の不正使用行為）を原因として提起されたものであるから，本件契約書７条２項が適用されるべきである旨主張する。しかしながら，本件契約書７条１項及び２項の各文言の文理や各条項の整合性等を考慮すると，双日ＧＭＣが行った本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消訴訟については，「本契約に基づく本件商標の使用に関し，第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合」に当たる（少なくともこれに準ずる。）ものとして，本件契約書７条１項が適用されるものと解するのが相当であることは，前記認定のとおりである。
また，商標法５３条１項に基づき，本件各商標登録の取消しを求める審判請求をする場合には，同項ただし書の抗弁についても検討を要することになるところ，控訴人は，使用権者である被控訴人に新たに本件各商標を使用させるに当たっては，本件各商標と同一の構成である関連各商標を有する双日ＧＭＣの商品の周知の程度や双日ＧＭＣの商品における関連各商標の具体的な使用態様を確認し，被控訴人の本件各商標の具体的な使用態様が，双日ＧＭＣの業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかについて注意する義務を負っていたというべきであり，控訴人は，そのような混同が生じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたというべきであるから，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟について，専ら被控訴人の不正行為を原因として提起されたものであるということはできないし，被控訴人が単独で責任を負うべき問題であるともいい難い。本件契約書７条の解釈に関する控訴人の主張を前提としても，本件契約書７条２項が適用されるものと認めることはできない。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。イ控訴人は，本件ライセンス契約の締結前に，本件各商標を付した被控訴人商品について，双日ＧＭＣから何らかのクレームがある可能性を想定し，双日ＧＭＣからクレームを受けないように，販売方法や商品の開発（デザイン）等については慎重に行動することを，控訴人側から被控訴人側に伝えるなどの注意喚起をしていたのであるから（甲１２），被控訴人の販売方法などにおける被控訴人の不注意な行為によって双日ＧＭＣからクレームを受けた場合は，本件契約書７条２項の「販売方法に起因してクレームを受けた場合」に該当し，同条項が適用されることが想定されていた旨主張する。
しかしながら，控訴人が，上記のような注意喚起をしている事情があるからといって，直ちに，控訴人及び被控訴人が，本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消訴訟について，本件契約書７条２項が適用されるものと想定していたと認めることはできない。
また，控訴人が上記主張の根拠とする，被控訴人の担当者に送付された平成２４年３月１６日付けのメール（甲１２）の内容は，主に，被控訴人商品がサンダルに該当するかどうかについてのものであって，パッケージ等に「ＡＤＭＩＲＡＬサンダル」と明記することなどの一般的な注意事項が記載されているにとどまるものであることが認められる。同メールには「双日様との兼ね合いもあると思いますので。。。」との記載があるものの，具体的な双日ＧＭＣからのクレームには言及されていないから，上記記載があることをもって，控訴人及び被控訴人が，本件ライセンス契約締結当時，具体的に，双日ＧＭＣから本件各審判請求が提起されることを想定していたと認めることは困難である。
むしろ，前記認定のとおり，控訴人と被控訴人が，本件覚書により，本件契約書１０条の「本件商標が無効となったとき」とあるのを「本件商標につき無効又は取消の審決が確定したとき」と読み替えることとし，本件各商標登録を取り消す旨の審決が確定したときは，既払のミニマムロイヤリティの一部を被控訴人に返還することや，被控訴人が販売することができなくなった在庫商品につき一定の補償をすることを約したことからすると，本件ライセンス契約締結当時，控訴人及び被控訴人は，具体的に，双日ＧＭＣから本件各審判請求が提起されることを想定していなかったと考えるのが自然である。


したがって，控訴人の上記主張は，本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消訴訟について本件契約書７条１項が適用されるとの認定を左右するものではなく，採用することができない。
ウ控訴人は，本件各審判請求が双日ＧＭＣによってされた後の平成２６年７月２４日，控訴人の担当者が，被控訴人の担当者に対し，本件各審判請求に続く本件審決取消訴訟については本件契約書７条２項が適用されるため，控訴人が被控訴人に対して費用請求することになる旨を伝えているのに対し（甲１３），被控訴人側から反論がなかったことや，本件覚書調印に至る経緯等を考慮すると，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟が本件契約書７条２項の「クレーム」に該当するため被控訴人が費用負担をすることになるという控訴人の契約条項の理解を，被控訴人側も理解し受け入れていたといえ，このことは，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟が「（被控訴人の）販売方法に起因してクレームを受けた場合」に含まれることについて，本件ライセンス契約締結時に合意があったことを強く推認させる事情であると主張する。
そこで，控訴人が上記主張の根拠とする平成２６年７月２４日付けのメール（甲１３）の内容について検討するに，同メールには，「この度の訴訟にかかる費用につきましては，契約書に則り，御社へご請求をさせて頂くことになります。費用負担などにつきましては，今後のお話合いによるところかと考えております。」との記載があることが認められる。しかしながら，同メールにおいては，本件各審判請求に関する費用については控訴人が対応することとされており，また，本件審決取消訴訟の費用負担についても，本件契約書７条２項が適用される旨の記載はなく，本件契約書のどの条項に基づいて費用負担を求めたかについて明らかではない（今後の話合いによるとされている。）から，同メールをもって，控訴人が被控訴人に対し，本件審決取消訴訟については本件契約書７条２項が適用されるため費用請求することになる旨を伝えたと認めることは困難である。むしろ，同メールについては，本件契約書７条１項の「これに要した費用負担については，甲乙丙が協議の上定めるものとする。」との記載を前提とした，控訴人による協議の事前予告と解するのが合理的である。そうである以上，被控訴人の反論がないことをもって，本件各審判請求及び本件審決取消訴訟が，本件契約書７条２項の「（被控訴人の）販売方法に起因してクレームを受けた場合」に含まれることについて，本件ライセンス契約締結時に合意があったと推認することもできない。そして，前記認定の本件覚書調印当時の状況等に照らすと，控訴人及び被控訴人が，双日ＧＭＣによる本件各審判請求が，被控訴人の販売行為に起因するものであり，この場合には本件契約書７条２項が適用されるものとは認識していなかったと考えるのが自然である。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。２争点３（被控訴人は，本件ライセンス契約に基づき，審判手続に利害関係人として参加し，また，審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたか）について
(1)原判決を次のとおり補正し，当審における当事者の主張に対する判断を付加するほか，原判決「事実及び理由」第３の３（原判決１６頁６行目から同１７頁２２行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。(2)原判決１７頁７行目「（審判手続又は」から１２行目末尾までを削る。(3)当審における控訴人の主張について
控訴人は，仮に，被控訴人が，本件ライセンス契約に基づき，審判手続に利害関係人として参加し，また，審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務までは認められないとしても，少なくとも被控訴人には，控訴人に協力して防御を行う義務があり，真実を控訴人に対して伝えたり，不正行為をしていないのであれば，不正行為をしていないことを示す根拠を明らかにしたりする義務があった旨主張する。
確かに，審判手続又は審決取消訴訟手続において，当事者間に事実認定に関する争いがあるなどの理由により，特定の者の協力が欠くことができないなどの事情があって，かつ，同協力を具体的に要請したにもかかわらず，合理的な理由なくこれに応じなかったというのであれば，共同して本件各商標権の防御を行う義務に違反したとみる余地がないではない。
この点，控訴人は，被控訴人が，控訴人に対し，双日ＧＭＣ商品を被控訴人が参考にしたことを秘して，被控訴人社内で独自にデザインをした商品であるかのような虚偽の説明をし，極めて不誠実で非協力的な対応をとった旨主張する。そこで，控訴人の上記主張を前提に検討するに，証拠（甲１４）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人の担当者が，控訴人の担当者からの質問に対し，同年１１月６日，「商品開発部Ａがデザインしました」と回答したことが認められるものの，このことをもって，被控訴人が控訴人に対し虚偽の説明をしたとまで認めることは困難である。むしろ，証拠（乙４，５）及び弁論の全趣旨によれば，控訴人は，被控訴人が本件各商標を付して販売する商品については，販売前に被控訴人から写真と共に報告を受け，これを被控訴人が確認した上で，販売を承認することとしており，被控訴人商品について，事前に報告を受けそのデザインや商標を付す位置や構成等について知っていたことが認められる。しかも，上記のとおり，控訴人が協力を要請したことに対し，被控訴人が一応の回答をしていることからすると，被控訴人が，合理的な理由なく控訴人の協力要請に応じなかったとはいえない。したがって，仮に，被控訴人が，本件契約書７条１項の記載に基づいて，共同して本件各商標権を防御すべき義務を負うとしても，同人がこれに違反したとまでは認めることができないから，控訴人の上記主張は採用することができない。３被控訴人は，控訴人の上記主張及び本件覚書調印に至る経緯に関する主張の提出が時機に後れたものであり，却下すべきものである旨主張する。しかしながら，控訴人の上記各主張については，既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものであるか，又は直ちに取調べが可能な書証に基づき判断可能なものである。さらに，当裁判所は，平成２９年６月１２日の当審第１回口頭弁論期日において，弁論を終結した以上，控訴人の上記各主張の提出が「訴訟の完結を遅延させる」ものとまではいい難い（民事訴訟法１５７条１項）。したがって，控訴人の攻撃防御方法の提出を時機に後れたものとして却下することはしない。
４結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の請求は，理由がないから，これを棄却すべきであり，これと同旨の原判決は相当である。よって，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
清水   節
裁判官
中島基   至
裁判官
岡田慎   吾


平成２６年１２月１０日判決言渡
平成２６年（行コ）第３０１号在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消等請求
控訴事件
主            文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実    及び    理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２東京入国管理局長が平成２５年３月２１日付けで控訴人に対してした在留資格認定証明書不交付処分を取り消す。
３東京入国管理局長は，控訴人に対し，在留資格「家族滞在」（在留期間１年）と認定する在留資格認定証明書を交付せよ。
第２事案の概要
１控訴人は，パキスタン・イスラム共和国（以下「パキスタン」という。）の国籍を有する男性であるが，平成２５年１月２３日，法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長（以下「東京入管局長」という。）に対し，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）７条の２第１項所定の証明書（以下「在留資格認定証明書」という。）の交付を申請したところ，同年３月２１日，入管法５条１項４号の上陸拒否事由に該当するとの理由により，在留資格認定証明書を交付しない旨の処分（以下「本件不交付処分」という。）を受けた。
本件は，控訴人が被控訴人に対し，本件不交付処分は裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用した違法がある旨を主張して，本件不交付処分の取消しを求めるとともに，控訴人に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める事案である。
原審は，控訴人の請求のうち，控訴人に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める部分の訴えを却下して，その余の請求を棄却し，控訴人が控訴した。
２事案の概要の詳細は，後記３のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第２事案の概要」１ないし３に記載のとおりであるから，これを引用する。
３当審における控訴人の主張
(1)控訴人を被告人とする銀行法違反被告事件の判決は，平成１９年５月２２日に確定したものであるところ，同日から起算して控訴人が平成２５年１月２３日に在留資格認定証明書の交付申請を行うまでに既に５年８か月が経過し，執行猶予期間５年が経過して刑の言渡しが効力を失っている上，控訴人において，真摯に反省して日本政府に謝罪する意思を表明していることを斟酌すれば，本件不交付処分は，重要な事実に誤認があるため，その判断が全く事実の基礎を欠き，又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くため，その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり，裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものであって，違法である。(2)Ｂ規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約）１７条１項「何人も，その私生活，家族，住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。」，２項「すべての者は，前項の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。」及び２３条１項「家族は，社会の自然かつ基礎的な単位であり，社会及び国による保護を受ける権利を有する。」は，家族の保護について定めており，これらの規定やその趣旨は，国内法の解釈や適用に当たっても，最大限に尊重されるべきところ，控訴人の年齢や心身の状態を考慮すれば，本件不交付処分は，重要な事実に誤認があるため，その判断が全く事実の基礎を欠き，又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くため，その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり，裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものであって，違法である。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の請求について，控訴人に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める部分の訴えは，不適法であるからこれを却下し，その余の請求は，理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は，当審における控訴人の主張も踏まえて，次のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１１頁９行目の「    これらの関係法令の定めを踏まえると」を次のとおり改める。
「以上のような入管法及び入管法施行規則の各規定によれば，同法５条１項４号所定の上陸拒否事由がある場合においても，法務大臣等は，法務省令で定める場合において，相当と認めるときは，当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる旨が規定されているのである（同法５条の２）。そして，同法施行規則４条の２第１項２号が同法５条の２に規定する法務省令で定める場合として規定しているところなど上記各規定を総合すれば，同法５条１項４号所定の上陸拒否事由のある外国人が同法５条の２に規定する特例の適用を受けるためには，在留資格認定証明書の交付を受けていることが必要となると解されるのであり，法務大臣等は，外国人に同法５条１項４号所定の上陸拒否事由がある場合においても，上記事由に該当することとなってから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると認められる場合において，相当と認めるときは，同法５条の２に規定する上陸拒否の特例を適用する前提として，当該外国人に対し在留資格証明書を交付することができるものと解されるのである。
そこで，同法５条の２及び同法施行規則４条の２第１項２号の各規定の
文理に加えて，上記の各規定を総合すれば」
(2)同１１頁１３行目の「もっとも」から同頁２４行目末尾までを次のとおり改める。
「(ウ)そこで，入管法５条の２に規定する上陸拒否の特例を適用する前提として，法務大臣等が在留資格証明書を交付するか否かの判断について，裁量権の逸脱又はその濫用があるといえる事情はいかなる場合かについて検討する。」
(3)同１２頁２４行目の「したがって，」の次に「在留資格認定証明書の交付時において」を加える。
(4)同１５頁１７行目の「不安障害」を「身体的疾患を示す不安障害」と改める。
(5)同１７頁１５行目の「現時点において」を「本件不交付処分当時において」と改める。


平成２５年（ワ）第２７４４２号商標権侵害差止等請求事件（甲事件）平成２５年（ワ）第３４２６９号商標権侵害差止等請求事件（乙事件）
判          決
東京都中央区〈以下略〉
両事    件原    告      株式会   社シップ   ス同訴訟代理人弁護士     関      根      修      一同              板     井     典      子同             山      田          徹同             杉      本      賢      太
東京都中央区〈以下略〉
甲事    件被    告     ダイワボウテックス株式会社
名古屋市〈以下略〉
乙事    件被    告    株式会   社       Ｙ２両名訴訟代理人弁護士    飯    村    佳    夫同             酒    井    卓    也
主          文
１被告ダイワボウテックス株式会社は，別紙被告標章目録記載の標章を，布地に付してはならない。
２被告らは，別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の布地を販売し，又は販売のために展示してはならない。
３被告らは，別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の布地を廃棄せよ。
４訴訟費用は，被告らの負担とする。
５この判決は，第１項及び第２項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
１主文第１項ないし第４項と同旨
２仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，「ＳＨＩＰＳ」の文字を書してなる商標につき商標権を有する両事件原告（以下，単に「原告」という。）が，①「ＳＨＩＰＳ」の文字列を含むデザインを有する布地を製造・販売する被告ダイワボウテックス株式会社（以下「被告ダイワボウテックス」という。）に対して，商標法３６条１項，２項に基づき，別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を布地に付すこと及び被告標章を付した布地の販売等の差止め並びに同布地の廃棄を求め（甲事件），②被告ダイワボウテックスから購入した上記布地を販売する被告株式会社Ｙ２（以下「被告Ｙ２」という。）に対して，同条項に基づき，同布地の販売等の差止め及び廃棄を求める（乙事件）事案である。
２前提となる事実
(1)当事者
ア原告は，衣料品及び服飾雑貨等の販売を主たる業とする株式会社である。イ被告ダイワボウテックスは，布地等の製造・販売を主たる業とする株式会社である。
ウ被告Ｙ２は，布地等の衣料品関連製品の販売を主たる業とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は，以下の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）を有している。
登録番号第４８６２５９４号
出願日    平成１５年８月２５日
登録日    平成１７年５月１３日
登録商標
商品及び役務の区分第２４類
指定商品織物，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），
織物製トイレットシートカバー
なお，本件商標権の商品及び役務の区分としては，上記のほか，第２類，第３類，第４類，第６類，第８類，第９類，第１１類，第１２類，第１４類，第１５類，第１６類，第１８類，第１９類，第２０類，第２１類，第２２類，第２５類，第２６類，第２７類，第２８類，第３１類がある。
(3)被告らの行為
ア被告ダイワボウテックスは，被告標章を付した別紙被告商品目録〈略〉記載の布地（以下「被告商品」という。）を製造・販売し，被告Ｙ２は，その店舗において，一般消費者向けに同布地を販売していた。原告は，被告ダイワボウテックスに対し，平成２５年９月頃，被告商品の製造・販売が本件商標権の侵害に当たると主張してその製造・販売の中止を求めたが，被告ダイワボウテックスが，被告商品における被告標章の使用は商標的使用に当たらないと主張して商標権侵害を争ったことから，被告らに対して本件訴訟を提起した。
イ別紙被告商品目録記載のとおり，被告商品の図柄には，「ＳＨＩＰＳ」の文字列で構成される被告標章が付されている。また，被告商品は，本件商標権の指定商品である「織物」に該当する。
３争点
(1)被告標章の使用が商標的使用に当たるか否か
(2)本件商標と被告標章の類否
第３争点に関する当事者らの主張
１争点(1)（被告標章の使用が商標的使用に当たるか否か）について
〔原告の主張〕
(1)被告商品において，被告標章（「ＳＨＩＰＳ」の文字列）は，単なる図柄の一部として使用されているのではなく，それに接した者が独立の表示として明確に見て取れるように表示されており，出所表示機能を果たしているから，商標としての使用に当たる。
(2)被告商品において，「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，他の文字列よりも比較的大きい字で，他の文字列から独立して単独で，かつ，全て大文字で，ロゴとして目立つような態様で表示されている。また，「ＳＨＩＰＳ」とともに配置されている錨の形を模した図形（以下「錨マーク」という。）の上には，一般に組織・ブランド等の設立年を示すものとして記載される「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示も付されており，「ＳＨＩＰＳ」が出所を示すような表示態様になっている。
(3)原告は，「ＳＨＩＰＳ」の名で多数の店舗を展開し，本件商標を付した服飾品を販売し，雑誌等にも多く取り上げられるなど，本件商標は，服飾品のブランドとして全国的に広範囲の一般消費者に高い周知性を有している。また，布地を利用する服飾品ブランドとして周知である以上，被告商品（布地）を購入する消費者においても，本件商標は周知といえる。したがって，被告商品の被告標章を目にした需要者は，本件商標を想起する可能性が極めて高い。
(4)被告らの主張に対する反論
ア被告らは，被告商品において被告標章は単なる装飾，意匠の一部にすぎないと主張する。


しかし，被告商品における被告標章は，いずれも被告商品の図柄のうちの他の文字や船・錨の図形とは独立して，「ＳＨＩＰＳ」と表示されていること，被告商品に描かれている船は１艘であるにもかかわらず，「Ｓ」を語尾に付して複数形にしていること，アルファベットが全て大文字であることから，単なる装飾的表示とはいえない。
また，仮に被告標章が，他の図柄とともに美感を高める装飾的機能を有しているとしても，それが商標として識別機能を有する態様で使用されている以上，商標としての使用が否定されることはない。イ被告は，被告商品の端部分に被告ダイワボウテックスの商品であることを示す商標が付されていると主張する。
しかし，布地の端部分に商標が付されることが一般的ということはできない上，本件においては，布の端部分に目立たないように付された表示よりも，布地に大きな太い文字で明確に表示されている「ＳＨＩＰＳ」の文字列に目がいくから，そこから本件商標を想起することは避けられない。また，一般に同じ商品に商標が二つ以上付され，それぞれが自他識別力及び出所識別機能を有することがあるから，被告商品の端部分に被告ダイワボウテックスの商標が表示されているとしても，その図柄の中の被告標章が商標としての機能を果たしていないことにはならない。なお，原告は，セレクトショップとして様々なブランドの商品を買い付けて販売する服飾品店として周知であり，しかも，その店舗で販売する商品のほとんどに本件商標を付しているところ，このような業態の特性から，原告が取り扱う商品に「ＳＨＩＰＳ」を含めて二つ以上の商標が付されている場合であっても，一般消費者は，それを原告を出所とする商品と認識する。
〔被告らの主張〕
(1)被告商品に付された「ＳＨＩＰＳ」の文字列（被告標章）は，単なる意匠を構成するものであり，商標として使用されているものではない。(2)被告商品は布地であり，そこに錨マークを中心とする図形が多数配置されており，その錨マークの下にはそれぞれ海事を連想させる様々な単語が文字列として記載されているのであり，「ＳＨＩＰＳ」はそのうちの一部にすぎない。すなわち，被告商品のデザインのパターンは約３０cm四方の正方形が一単位となっており，その一単位の中に錨マーク８個，スタンプマーク５個，英文二つが含まれるが，「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，そこに一つしかない。しかも，全体を見た場合に目立つのは錨マークであり，また，文字サイズも特段大きくなく，５文字で専有面積の小さい「ＳＨＩＰＳ」は，赤色で目立つフォントの「ＡＮＣＨＯＲ」と比べても，目立つものとはいえない。このデザインの中で，「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，特に錨マークと分離不能な「単位表示部」を形成しているから，単独で取り出すことはできない。このように，「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，海をイメージした美観をより強めて，購買意欲を喚起する機能を有するものであり，装飾的，意匠的な図柄の一部をなすにすぎない。
(3)「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，直訳すると「船（主に中・大型船）」であり，最後の「Ｓ」は複数形を指す。この「ship」という単語は，平易な英単語であって，一般名詞として広く日本社会に浸透しており，出所識別力は極めて弱い。しかも，被告商品においては，「ＳＨＩＰＳ」の文字列が，海や船をイメージさせる多数のマークや文字とともに付されており，「船」を連想させる錨マークの意味するところの説明的な表示の一種ともいえるから，その識別力は極めて弱い。
(4)また，被告商品の端部分には，端のラインに沿って，被告ダイワボウテックスの完全親会社であるダイワボウホールディングス株式会社の登録商標であり，洋裁業界で一定の信用を得ている「Ｄ’ｓＳＥＬＥＣＴＩＯＮ」の商標（以下「ダイワボウ商標」という。）が付されている。布地においては，そのデザインの中にメーカーの商標を記載することは通常考えられないから，布地を購入する者は，一般に布地の端部分に記載された商標を見て出所を認識するのであり，被告商品においても，その端部分に記載されたダイワボウ商標を見て，その出所を認識する。また，被告商品のような布地の場合，ロール状に巻かれた状態で販売されているのであるから，生地上にランダム風に付されている被告標章よりも，ダイワボウ商標のほうが確認されやすい。
よって，本件商品の出所表示機能・自他識別機能を有するのは，ダイワボウ商標であり，被告標章はその機能を果たしていない。
(5)原告の主張に対する反論
ア本件商標が周知であることは否認する。原告は「ＳＨＩＰＳ」のブランドで布地を販売していないから，特に布地の需要者に対しては，本件商標が周知されていることはない。他方，被告商品に付されたダイワボウ商標は，布地メーカーのものとして広く需要者に浸透している。したがって，布地を購入する一般需要者が，被告標章から本件商標を想起することはない。
また，原告は，主にセレクトショップという販売形態を採用しており，本件商標を付した商品は原告の店舗及びオンラインショップでしか販売されていないから，本件商標の出所表示機能は，その販売形態と切り離して認識されず，その販売店で販売している商品に向けられるものである。そのため，原告の店舗等以外で販売されている商品に「ＳＨＩＰＳ」の文字列が付されたとしても，そこから本件商標が想起されることはない。しかも，本件では，「ＳＨＩＰＳ」が一般名詞であり，錨マークと不可分に結合しているから，商標的使用の判断に当たって，本件商標の周知性が考慮される事情はない。
イ被告商品のデザインのうち「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示は，デザイナーが自らの誕生年を記載したものにすぎず，商標的な使用をする意図は一切なかった。「ＳＩＮＣＥ」が付いたからといって必ずしもブランド等の設立年を示すものではなく，本件ではノスタルジックなイメージを付加させるという専らデザイン上の機能しか有しない。また，被告商品では「ＳＩＮＣＥ１９８１」と「ＳＨＩＰＳ」は，大きな錨マークを挟んで配置され，分断されているから，商品の出所を表すこととは関係がない。２争点(2)（本件商標と被告標章の類否）について
〔原告の主張〕


本件商標と被告標章とを対比すると，いずれもアルファベット大文字による「ＳＨＩＰＳ」の文字列から成り，観念及び呼称において同一であり，外観においても字体が若干異なるにすぎないから，被告標章は，本件商標と同一又は少なくとも類似している。
〔被告らの主張〕
本件商標と被告標章がいずれもアルファベット大文字による「ＳＨＩＰＳ」の文字列から成ることは認めるが，その余は否認ないし争う。「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，本件商標では，単純なゴシック体を一部変形させ，かつ文字の間隔を詰めることで，細くスマートな印象，ひいてはおしゃれなブランドイメージを与えようと試みているのに対し，被告標章では，一般的なローマン体を用いているにすぎないから，両者の観念は明らかに異なり，同一性又は類似性は認められない。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（被告標章の使用が商標的使用に当たるか否か）について
(1)本件商標について
本件商標は，前記第２，２(2)記載のとおり，「ＳＨＩＰＳ」の五つの英文字を横書きしてなるものである。
証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，原告の営業及び本件商標に関して，昭和５０年に設立された原告（設立当時の商号は「有限会社Ａ」。昭和６２年に現商号「株式会社シップス」に変更。）は，昭和５２年に「ＳＨＩＰＳ」の名称の店舗をオープンさせ，その後，いわゆるセレクトショップとして，様々なブランドの商品を独自のコンセプトに基づいて直接買い付け，また，「ＳＨＩＰＳ」のブランド名の自社商品を開発して，紳士服，婦人服のほか，ネクタイ，ハンカチ，靴下，バッグ，財布等の各種服飾品などの販売を行っていること，原告は，全国に，「ＳＨＩＰＳ」又はこれを含む名称の店舗を，昭和６０年当時９店，平成３年当時２６店，本件訴え提起当時約５８店を展開しており，平成２５年２月期の原告の売上高が２１５億４４００万円に上ること，原告は，「ＳＨＩＰＳ」ブランドの宣伝用カタログを毎年２回発行，頒布し（平成２５年度の発行部数は，５種類のカタログの合計で１７万１０００部。），フリーペーパー「ＳＨＩＰＳＭＡＧ」を毎年４回頒布している（同年度の発行部数は，合計２４万部。）ほか，雑誌等の多くの媒体に「ＳＨＩＰＳ」ブランドの宣伝広告を行っていること，原告の発行するＳＨＩＰＳメンバーズクラブカードの顧客会員数は，平成２５年８月末時点で６７万９０００名を数えること，原告は，第２４類（織物，布製身の回り品など）のほか２１の区分にわたる指定商品を有する本件商標権に加えて，同様に「ＳＨＩＰＳ」の文字列から成り，第３５類，第３７類，第４４類及び第４５類の指定役務を有する商標権（第５１８５５０３号）を取得し，その営業において使用していることが，それぞれ認められる。
これらの事実によれば，本件商標は，服飾品のブランドとして広く一般消費者に認識されており，強い識別力を持つ商標であると認められる。
(2)被告商品について
証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，被告商品について，以下の事実が認められる。
被告商品は，幅１１０ｃｍの長尺物の布地であり，そのデザインは，３０ｃｍ四方が一つの単位となり，それが生地の端部を除く全面にわたってプリントされている。この３０ｃｍ四方の一単位の中には，８個の大きめの錨マークがそれぞれ異なる方向を向いて散らばって配置されており，そのうち一つの錨マークの上下にはそれぞれ「ＳＩＮＣＥ１９８１」，「ＳＨＩＰＳ」（被告標章）と表記され，他の一つの錨マークの上下にはそれぞれ「ＡＮＣＨＯＲ」，「Anchorscaneither   betemporaryor   permanent.」と表記され，他の一つの錨マークの下には「Aportis   alocationon   acoast.」と表記され，他の一つの錨マークの上には「SOMEANCHORSARE   VARIOUS-SHAPED.」と表記され，他の二つの錨マークの下にはそれぞれ「Shipswerekey   inhistory's.」と表記され，他の一つの錨マークは「Humanshavenavigated   theseassince   antiquity.」との英文に円環状に囲まれており，残りの一つの錨マークは文字列等を伴わずに，単独で表示されている。これらの錨マーク及びそれに伴う各表記以外の部分には，「Theearliestanchors   wererocks.」及び「Anchorsachieveholding   power」との各英文の表示と，錨，ヨット，舵，文字からなる５種類の郵便スタンプマークが配されている（なお，上記の英文字の中には，ところどころかすれており，読み取り難い部分がある。ただし，「ＳＨＩＰＳ」の英文字は，容易に読み取れる。）。また，被告商品の端の余白部分（デザインがプリントされていない部分）には，被告ダイワボウテックスの完全親会社である株式会社ダイワボウホールディングス株式会社の登録商標であるダイワボウ商標（「Ｄ’ｓＳＥＬＥＣＴＩＯＮ」）が表示されている。
(3)商標的使用について


前記(2)のとおり，被告商品においては，３０ｃｍ四方のデザインの一単位に一つの被告標章が配されているところ，証拠〈略〉によれば，被告標章は，そのデザインの中において，他の文字列から分離して表記されており，その「ＳＨＩＰＳ」の文字列は，全て大文字で，かつ，「ＡＮＣＨＯＲ」の文字列とともに，他の文字列よりもやや大きい文字サイズであり，さらに，他の文字列がいずれも文又は句を構成しているのに対して，この「ＳＨＩＰＳ」及び「ＡＮＣＨＯＲ」はそれぞれ一単語のみで独立して用いられていることが認められる。そして，「ＡＮＣＨＯＲ」の文字列は，それが意味するところの「錨」のマークの上に配置され，同マークの下の「Anchorscaneitherbetemporaryor   permanent.」の英文を含めて，一つの固まりとして一体的に表示されているのに対して，被告標章は，それが意味するところの「船」ではなく，「錨」のマークの下に配置され，同マークの上の「ＳＩＮＣＥ１９８１」の文字列を含めて，一つの固まりとして一体的に表示されている。このような被告商品における被告標章の配置，文字の大きさ及び表示態様からすれば，被告標章は，被告商品のデザインの中で，十分に独立して認識可能な標章として表示されているということができる。このことに加えて，被告標章が，一般に企業や団体の創業年又はブランドの設立年などを表す際に用いられる「ＳＩＮＣＥ」の表記を伴い，上記のとおり「ＳＩＮＣＥ１９８１」の文字列と一体的に表示されていること，及び，前記(1)のとおり，「ＳＨＩＰＳ」の文字列からなる本件商標が服飾品のブランドとして広く一般消費者に認識され強い識別力を持つ商標であることを総合すると，被告商品において被告標章は，その需要者に対して，商品の自他を識別し，出所を表示する態様で用いられていると認めることができる。したがって，被告標章は，被告商品において，商標として使用されていると認めるのが相当である。
(4)被告らの主張について
アこの点に関して被告らは，被告商品において被告標章は装飾的・意匠的な図柄の一部をなしているにすぎず，商標的使用に当たらないと主張する。しかし，仮に被告標章が被告商品のデザインの一部であるといえるとしても，そのことによって，直ちに商標としての使用が否定されるものではなく，装飾的・意匠的な図柄の一部をなしている標章であっても，その標章に装飾的・意匠的な図柄を超える強い識別力が認められるときは，装飾的・意匠的図柄であると同時に自他識別機能・出所表示機能を有する商標としての役割を果たす場合があるというべきである。そして，被告商品のデザインにおいては，約３０ｃｍ四方の一単位に，被告標章以外にも複数のマークや文字が表示されており，赤色で表示された「ＡＮＣＨＯＲ」の文字が目立つ態様であることは否めないが，それらの中においても被告標章が十分に独立した標章として認識されて，被告商品において自他識別・出所表示の機能を果たしていると認められることは前記(3)のとおりであるから，被告らの上記主張は採用することができない。また，被告らは，被告標章が錨マークと一体となって分離不能な「単位表示部」を形成しているから，単独で取り出すことができないと主張する。この点，確かに被告標章は，錨マークのすぐ下に記載されているから，同マーク及びそのすぐ上に記載された「ＳＨＩＮＣＥ１９８１」の表示も合わせて，一つの固まりとして一体的に配置されているといえる。しかし，錨マークは，「錨」の形をした図形であり，一方，被告標章である「ＳＨＩＰＳ」の文字列は「船」を意味する英単語であるから，一つの固まりの中でも，それぞれが異なる観念を持つものとして，独立して認識し得ることは明らかである。
したがって，被告標章が錨マークと分離不能であるとの被告らの主張は採用できない。
イ被告らは，「ｓｈｉｐ（ｓ）」は平易かつ一般的な英単語であり，錨マークの説明的な表示でもあるから，その識別力は極めて弱いと主張する。しかし，「ｓｈｉｐ」が「船」を表す平易かつ一般的な英単語であり，「ｓ」がその複数形を表すものであるとしても，被告標章は，「ｓｈｉｐ」又は「ｓｈｉｐｓ」ではなく，本件商標と同じく「ＳＨＩＰＳ」の文字列から成るものであり，かつ，その文字列の配置，文字の大きさ及び表示態様は，前記(3)に記載のとおりであって，しかも，前記(1)のとおり，同じ文字列から成る本件商標が服飾品のブランドとして広く一般消費者に認識され強い識別力を有していることにも照らせば，被告商品のデザインの中にあって被告標章の識別力が弱いということはできない。また，被告標章（「ＳＨＩＰＳ」）は「船」を意味するものであるから，「錨」のマークの説明的な表示であるということもできない。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。ウ被告らは，原告が布地を販売していないため，布地の需要者に対しては，本件商標は周知ではなく，また，本件商標は，セレクトショップである原告の販売形態と切り離せないから，原告の店舗で販売される商品だけに向けられるものであると主張する。
しかし，本件商標が服飾品のブランドとして広く一般消費者に認識されていると認められることは，前記(1)のとおりであるところ，服飾品の多くは布製品であり，また，布地の需要者はその購入した布地で服飾品を作ることも少なくないと解されることからすれば，服飾品と布地の関連性は強いというべきであり，しかも，服飾品は，広く一般消費者が需要者となるべきものであるところ，そのように一般消費者に広く認識されている本件商標が，その中の布地の需要者に限って周知でないと認めるべき事情があることは窺えない。


また，原告が「ＳＨＩＰＳ」の名称でセレクトショップを展開し，そこで他社ブランドの商品を販売していることは事実であるが，前記(1)のとおり，原告は，自社の「ＳＨＩＰＳ」ブランドの服飾品の販売も行っており，証拠〈略〉によれば，原告が取り扱う商品の多くには，本件商標が，単独で，又はメーカー等の他社の商標とともに，付されていると認められることからすれば，本件商標は，商品自体に付されることでその商品の出所表示として機能していることが明らかであるから，そのような機能が原告の店舗で販売される商品にしか及ばないものとは認められない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。エ被告らは，被告商品の端部分にはダイワボウ商標が付されており，しかも，布地がロール状に巻かれた状態では，被告標章よりもダイワボウ商標のほうが確認されやすいから，ダイワボウ商標のみが被告商品における自他識別・出所表示の機能を有していると主張する。
この点，証拠〈略〉によれば，布地には，その端部分に，布地の製造者の名称やブランド名などが表示されることがあり，被告商品においても，布地の端部分に，被告ダイワボウテックスの親会社の登録商標であるダイワボウ商標が表示されていることが認められる。
しかし，商標は，単に商品の製造者を表すためだけに用いられるものではなく，その販売者や輸入者，使用許諾を与えたライセンサーなどを表すために用いられるものでもあり，さらには，当該商品の商品名やブランド名を表すものとしても用いられるのであって，しかも，それらの複数の商標が一つの商品に同時に付されることも少なくないと考えられることからすれば，商品に付された一つの商標からその製造者が認識されるからといって，同商品に付された他の標章が商標として認識されないということにはならないというべきである。
そして，被告商品においては，そのデザインの全面にわたって，被告標章が３０ｃｍ四方に一つずつ表示されており，しかも，前記ウのとおり，布地の需要者においても本件商標が広く認識されているといえることからすれば，被告商品において，被告標章が自他識別機能を有する態様で表示されていることを否定することはできない。また，布地がロール状に巻かれた状態で販売されているとしても，需要者が布地を選択して購入する際には，その生地のデザインを確認することは当然であるから，被告商品の需要者が生地に付された被告標章を認識しないということはできない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。オ被告らは，「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示は，デザイナーの誕生年を記載したものにすぎないこと，及び，この表示と被告標章とが錨マークを挟んで配置され分断されているから，「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示があることをもって被告標章が商標的に使用されている根拠とすることはできない旨主張する。
この点，証拠〈略〉によれば，被告商品に付された「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示は，そのデザインの作成者が，自己の誕生年（１９８１年）に由来して記載したものであることが窺われるが，仮にそうであるとしても，被告商品に接した需要者が，上記表示について，それをデザイン作成者の誕生年の表示であると認識するとは到底認められず，かえって，「ＳＨＩＰＳ」という商標が広く一般消費者に認識され強い識別力を持っていること，並びに「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示の仕方，被告標章との位置関係及び配置に照らすと，需要者は，上記「ＳＩＮＣＥ１９８１」の表示をもって，原告又は「ＳＨＩＰＳ」というブランドの設立年を表すものと認識するのが通常と認められるから，デザイン作成者の上記意図は，被告標章が商標的使用に当たるか否かの判断を左右するものとはいえない。また，前記(3)のとおり，「ＳＩＮＣＥ１９８１」及び「ＳＨＩＰＳ」（被告標章）の各文字列並びにこれらに挟まれた錨マークは，被告商品のデザインの中で一つの固まりとして一体的に配置されているところ，このうち錨マークは図形であって，英語である「ＳＩＮＣＥ１９８１」及び「ＳＨＩＰＳ」の各文字列とは性質の異なるものであるから，これらの二つの文字列は，錨マークを挟んでいても，互いに繋がりのあるものとして認識されるものと認められる。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
(5)小括
以上のとおり，被告商品における被告標章の使用は，商標的使用に当たると認められる。
２争点(2)（本件商標と被告標章の類否）について(1)商標及び標章の類否は，同一又は類似の商品・役務に使用された商標及び標章が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察し，その取引の実情も考慮して，商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものと解される。
(2)本件商標と被告標章は，いずれも大文字の「ＳＨＩＰＳ」の五つの英文字を横書きしてなるものであり，その外観は似ており，その称呼は「シップス」と同一であり，また，「船」を意味する英単語の複数形であるという点で，その観念も同一といえる。
この点に関して被告らは，本件商標の文字列は，単純なゴシック体を一部変形させ，かつ文字の間隔を詰めているのに対し，被告標章では，一般的なローマン体を用いているから，両者の観念が異なると主張するが，本件商標の字体と被告標章の字体には若干の相違はあるものの，それによる外観上の差異はわずかであり，また，その外観上の差異によって両者の観念が相違するものとは認められない。
そうすると，両者の外観，称呼，観念を総合して全体的に考察すれば，本件商標と被告標章がそれぞれ同一又は類似の商品に付された場合には，その商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められ，本件において，これを否定するべき取引の実情の存在は窺われないから，本件商標と被告標章とは，少なくとも類似するものということができる。
３まとめ
前記１及び２によれば，被告ダイワボウテックスが布地に被告標章を付して被告商品を製造し，被告らがこれを販売等する行為は，本件商標権の侵害に当たる（商標法３７条１号）と認められるところ，本件においては，被告らは，被告商品に付された被告標章が商標的使用に当たることを否認し，原告の請求を争っていることから，原告は，被告らに対して，各侵害行為の差止めを求めることができ，また，その侵害行為を組成する被告商品の廃棄を求めることができる（同法３６条１項，２項）。
４結論


平成２７年４月２７日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第２１２４９号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年３月６日
判            決
奈良県桜井市＜以下略＞
原告           株式会   社イン   グス同訴訟代理人弁護士          竹    村    公    利同                 佐    藤    裕    紀同                 岡    本    順    一同                 石    塚        司同                 塚    松    卓    也
横浜市＜以下略＞
被告          日産自   動車株   式会社同訴訟代理人弁護士          森     脇          章同                 岩      瀬     吉     和同                 川     端    康     弘同                 岡          浩     喜同補佐   人弁理   士          北     口     貴     大
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，自動車に関するポスター，チラシ，パンフレット，又はウェブサイト等の広告，価格表，及び取引書類に別紙被告標章目録１記載ないし３の各標章（以下，それぞれ同目録の番号に対応して「被告標章１」などといい，これらを併せて「被告各標章」という。）を付し，又は同標章を付したポスター，チラシ，パンフレット，ウェブサイト等の広告，価格表，及び取引書類を展示し，頒布し，又は提供してはならない。
２被告は，被告各標章を付したポスター，チラシ，パンフレット等の広告に用いる書類，価格表，及び取引書類を廃棄せよ。
３被告は，インターネット上の，別紙ウェブサイト目録記載１のウェブサイト（以下「被告ウェブサイト１」という。）から被告標章１及び被告標章２を，同目録記載２のウェブサイト（以下「被告ウェブサイト２」という。）から被告標章２を，同目録記載３及び４の各ウェブサイト（以下，それぞれ，「被告ウェブサイト３」，「被告ウェブサイト４」といい，これらと被告ウェブサイト１，被告ウェブサイト２を併せて「被告各ウェブサイト」という。）から被告標章３を，それぞれ削除せよ。
４被告は，原告に対し，５０００万円及びこれに対する平成２６年３月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，原告が，被告に対し，商標権侵害を主張して，前記第１の１ないし３のとおり，差止め等を求めるとともに，前記第１の４のとおり，平成２４年１１月２９日から平成２６年８月１５日（本件訴訟の提起日）までの期間に係る不法行為による損害賠償金９億７３９６万７６１２円の一部である５０００万円及びこれに対する同年３月４日（被告各標章の使用停止等を求める原告の通告書が被告に到達した日。なお，原告は，同日後の不法行為につき同日からの遅延損害金を請求できる理由を述べていない。）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。２前提事実等（争いのない事実以外は，証拠等を末尾に記載する。）(1)ア原告は，自動車部品，自動車用品の販売等を業とする株式会社である。イ被告は，自動車，船舶の製造，販売等を業とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は，別紙「商標権目録」記載１及び２の各商標権（以下，それぞれ同目録の番号に対応して「本件商標権１」などといい，これらを併せて「本件各商標権」という。また，その登録商標をそれぞれ「本件商標１」などといい，これらを併せて「本件各商標」という。）を有している。
(3)被告の行為
ア被告は，被告ウェブサイト１を平成２４年１１月２９日頃以降，被告ウェブサイト２を平成２４年１１月２９日頃から平成２５年１２月２５日頃まで，被告ウェブサイト３を平成２５年６月２６日頃以降，被告ウェブサイト４を平成２５年６月２６日頃から同年１２月２５日頃まで，被告の販売に係る自動車（以下「被告商品」という。）の需要者，取引者が容易にアクセスし得る状態にしていた（乙１４）。
イ被告各ウェブサイトには，次のとおり，別紙被告表示目録記載の各表示がある（甲４の１ないし甲４の４）。
(ｱ)被告ウェブサイト１の「全国希望小売価格（消費税込み）」との表の「グレード」欄には，別紙被告表示目録記載１の表示（以下「被告表示１」という。）がある（甲４の１・２頁目）。
(ｲ)被告ウェブサイト１の上方の四輪自動車画像の直下には，別紙被告表示目録記載２(1)の表示（以下「被告表示２(1)」という。）がある（甲４の１・１頁目）。
(ｳ)被告ウェブサイト１の「全国希望小売価格（消費税込み）」との表の「グレード」欄には，別紙被告表示目録記載２(2)の表示（以下「被告表示２(2)」という。）がある（甲４の１・２頁目）。(ｴ)被告ウェブサイト２の左上欄の四輪自動車画像の直上には，別紙被告表示目録記載２(3)アの表示（以下「被告表示２(3)ア」という。）がある（甲４の２・１頁目）。
(ｵ)被告ウェブサイト２の左上欄の四輪自動車画像の直下には，別紙被告表示目録記載２(3)イの表示（以下「被告表示２(3)イ」といい，被告表示２(3)アと併せて「被告表示２(3)」という。また，被告表示２(1)ないし(3)を併せて「被告表示２」という。）がある（甲４の２・１頁目）。(ｶ)被告ウェブサイト３の「全国希望小売価格（消費税込み）」との表の「グレード」欄には，別紙被告表示目録記載３(1)の表示（以下「被告表示３(1)」という。）がある（甲４の３・２頁目）。(ｷ)被告ウェブサイト４の左上欄の四輪自動車画像の直上には，別紙被告表示目録記載３(2)アの表示（以下「被告表示３(2)ア」という。）がある（甲４の４・１頁目）。
(ｸ)被告ウェブサイト４の左上欄の四輪自動車画像の直下には，別紙被告表示目録記載３(2)イの表示（以下「被告表示３(2)イ」といい，被告表示３(2)アと併せて「被告表示３(2)」という。また，被告表示３(1)及び(2)を併せて「被告表示３」といい，被告表示１ないし３を併せて「被告各表示」という。）がある（甲４の４・１頁目）。
３争点
(1)本件各商標と被告各標章との類否等
(2)損害額等
第３争点に対する当事者の主張
１争点(1)（本件各商標と被告各標章の類否等）について
（原告の主張）
(1)本件各商標について
ア外観


(ｱ)本件商標１は，別紙「商標権目録」記載１の「商標」欄のとおり，「ＨＹＢＲＩＤ」及び「ＡＥＲＯ」の文字をそれぞれ上下二段に配し，かつ，これらの背後に四輪自動車の輪郭を模した図形を配して成る。(ｲ)本件商標２は，別紙「商標権目録」記載２の「商標」欄記載のとおり，「ハイブリッドエアロ」の標準文字で構成される。
イ称呼
本件各商標は，いずれも「ハイブリッドエアロ」との称呼を生じる。
ウ観念
本件各商標は，ハイブリッド素材を使用したエアロパーツ，及びハイブリッド車用のエアロパーツなどの観念を生じるほか，原告の製造・販売するエアロパーツ「ハイブリッドエアロ」の販売数量及び販売期間，宣伝広告によって少なくともカーパーツ市場において周知・著名となっていることから，原告の製造・販売するカーパーツという観念を生じる。
(2)被告各標章について
ア外観
被告標章１は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ    エアロモード」の標準文字で構成される。
被告標章２は，「ハイウェイスターＧＳ－ＨＹＢＲＩＤ    エアロモード」の標準文字で構成される。
被告標章３は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ    Ｖエアロモード」の標準文字で構成される。
イ称呼
被告標章１は，「ハイウェイスターエスハイブリッドエアロモード」との称呼を生じる。
被告標章２は，「ハイウェイスタージーエスハイブリッドエアロモード」との称呼を生じる。
被告標章３は，「ハイウェイスターエスハイブリッドブイエアロモード」との称呼を生じる。
ウ観念
(ｱ)被告標章１は，様式を示す「モード」という語を末尾に用いており，かつ，「エス」という称呼を生じる「Ｓ－」の部分は，「ｓｐｅｃｉａｌ」，「ｓｕｐｅｒ」，又は「ｓｍａｌｌ」などの頭文字によってその直後に続く「ＨＹＢＲＩＤ」という語の性質を示した記号にすぎないと理解されることから，原告の製造・販売するカーパーツを装着した様式の自動車，又は，ハイブリッドエアロというカーパーツを装着した様式の自動車という観念を生じる。
(ｲ)被告標章２は，被告標章１と比較して「ハイウェイスター」という車種を示す語の末尾に「Ｇ」というグレードを示す記号が付されているか否かにおいてのみ差異があるにすぎないため，原告の製造・販売するカーパーツを装着した様式の自動車，又は，ハイブリッドエアロというカーパーツを装着した様式の自動車という観念を生じる。(ｳ)被告標章３は，様式を示す「モード」という語を末尾に用いており，かつ，「ブイ」という称呼を生じる「Ｖ」の部分は，その直後に続く「エアロ」という語の性質を示した記号にすぎないと理解されることから，原告の製造・販売するカーパーツを装着した様式の自動車，又は，ハイブリッドエアロというカーパーツを装着した様式の自動車という観念を生じる。
(3)本件各商標と被告各標章との類否
被告標章１，被告標章２，及び被告標章３と本件商標１及び本件商標２とは，外観，称呼，及び観念のそれぞれにおいて同一ないし類似であって，それぞれ類似する関係にある。
(4)本件各商標の指定商品と被告商品との対比
被告商品は，本件各商標の指定商品である第１２類の「自動車」に当たる。
（被告の主張）
(1)類否判断の対象について
アそもそも，被告は，被告各標章そのものは，使用していない（被告が実際に使用したのは，被告各表示である。）。
また，被告が使用しているのは３つの独立した標章であって，一つのまとまった結合商標であるとした原告の主張は誤りである。したがって，類否判断は被告の使用する標章である「ハイウェイスター」と本件各商標，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」と本件各商標，「エアロモード」と本件各商標とを，それぞれ対比して行わなければならない。イ仮に，被告各標章と本件各商標とを対比しても，次の(2)において述べるとおり，いずれも類似せず，また，被告各表示と本件各商標とを対比しても，いずれも類似しない。
(2)被告標章１等について
ア本件商標１との対比について
(ｱ)被告標章１の外観が，本件商標１の外観とは類似しないことは一見して明らかである。
また，被告表示１の外観は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ」で改行され，下の行に「エアロモード」と表示されるもので，本件商標１の外観と類似しないことは明らかである。
(ｲ)被告標章１又は被告表示１は，「ハイウェイスター」標章，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」標章及び「エアロモード」標章からなる。よって，この表示は，「ハイウェイスター」，「エスハイブリッド」及び「エアロモード」という３つの称呼を生じる。
「ハイウェイスター」と「ハイブリッドエアロ」とは，冒頭の２文字以外の音は異なり，互いに類似しない。
「エスハイブリッド」と「ハイブリッドエアロ」とは，前者の冒頭に「エス」の音が存し，また，後者の末尾に「エアロ」の音が存する点で異なり，互いに類似しない。
「エアロモード」と「ハイブリッドエアロ」とは，「エアロ」の音が共通するが，前者の末尾に「モード」の音が存し，後者の冒頭に「ハイブリッド」が存する点で異なり，互いに類似しない。
(ｳ)本件商標１は造語であり，特段の観念を生じない。これに対し，被告標章１又は被告表示１のうち，「ハイウェイスター」の部分からは，被告の製造等にかかる自動車その他自動車に関連する商品役務という観念が生じるから，これと本件商標１の観念は類似しない。被告標章１又は被告表示１のうち，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」の部分からは，スマートシンプルを具現化した被告独自の考案にかかる被告の技術との観念が生じるから，これと本件商標１の観念は類似しない。被告標章１又は被告表示１のうち，「エアロモード」の部分は，「空気のように清涼感のあるモデル」，「流線型のスタイリッシュなモデル」といった観念が生じるから，これと本件商標１の観念は類似しない。
イ本件商標２との対比について


(ｱ)被告標章１の外観は，「ハイウェイスター    Ｓ－ＨＹＢＲＩＤエアロモード」であり，これと本件商標２の外観とは類似しない。また，被告表示１は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ」で改行され，下の行に「エアロモード」と表示されており，「ハイブリッドエアロ」という本件商標２の外観とは類似しない。
(ｲ)称呼及び観念については，本件商標１との対比において述べたのと同様類似しない。
(3)被告標章２等について
ア本件商標１との対比
(ｱ)被告標章２又は被告表示２の外観が，本件商標１のそれと類似しないことは，一見して明らかである。
(ｲ)被告標章２又は被告表示２は，「ハイウェイスターＧ」標章，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」標章及び「エアロモード」標章からなる。よって，この表示は，「ハイウェイスタージー」，「エスハイブリッド」及び「エアロモード」という３つの称呼を生じる。
「ハイウェイスタージー」と「ハイブリッドエアロ」とは，冒頭の２文字以外の音は異なり，互いに類似しない。
「エスハイブリッド」と「ハイブリッドエアロ」とは，前者の冒頭に「エス」の音が存し，また，後者の末尾に「エアロ」の音が存する点で異なり，互いに類似しない。
「エアロモード」と「ハイブリッドエアロ」とは，「エアロ」の音が共通するが，前者の末尾に「モード」の音が存し，後者の冒頭に「ハイブリッド」が存する点で異なり，互いに類似しない。
(ｳ)本件商標１は，特段の観念を生じない。被告標章２又は被告表示２のうち，「ハイウェイスター」の部分からは，被告の製造等にかかる自動車その他自動車に関連する商品役務という観念が生じる。「ハイウェイスターＧ」はこれに「Ｇ」が付されたものであるから，「ハイウェイスター」と同様に，被告の製造等にかかる自動車その他自動車に関連する商品役務という観念が生じる。これと本件商標１の観念は類似しない。被告標章２又は被告表示２のうち，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」の部分からは，スマートシンプルを具現化した被告独自の考案にかかる被告の技術との観念が生じる。これと本件商標１の観念は類似しない。被告標章２又は被告表示２のうち，「エアロモード」の部分は，「空気のように清涼感のあるモデル」，「流線型のスタイリッシュなモデル」といった観念が生じる。これと本件商標１の観念は類似しない。
イ本件商標２との対比
(ｱ)被告標章２又は被告表示２は，「ハイウェイスターＧ」，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」及び「エアロモード」の３つの独立した標章として認識されるところ，これらの標章は，いずれも，本件商標２の「ハイブリッドエアロ」と，外観上，類似しない。特に，被告表示２のうち，被告表示２(2)は，「ハイウェイスターＧＳ－ＨＹＢＲＩＤ」で改行され，下の行に「エアロモード」と表示されるものについては，「ハイブリッドエアロ」という本件商標２の外観と類似しない。
(ｲ)称呼及び観念については，本件商標１との対比において述べたのと同様類似しない。
(4)被告標章３等について
ア本件商標１との対比
(ｱ)被告標章３又は被告表示３の外観が，本件商標１のそれと類似しないことは，一見して明らかである。
(ｲ)被告標章３は，「ハイウェイスター」標章，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」標章及び「Ｖエアロモード」標章からなる。よって，この表示は，「ハイウェイスター」，「エスハイブリッド」及び「ブイエアロモード」という３つの称呼を生じる。
「ハイウェイスター」と「ハイブリッドエアロ」とは，冒頭の２文字以外の音は異なり，互いに類似しない。
「エスハイブリッド」と「ハイブリッドエアロ」とは，前者の冒頭に「エス」の音が存し，また，後者の末尾に「エアロ」の音が存する点で異なり，互いに類似しない。
「ブイエアロモード」と「ハイブリッドエアロ」とは，「エアロ」の音が共通するが，前者の冒頭に「ブイ」の音が存し，かつ，末尾に「モード」の音が存し，さらに，後者の冒頭に「ハイブリッド」が存する点で異なり，互いに類似しない。
(ｳ)本件商標１は，特段の観念を生じない。被告標章３又は被告表示３のうち，「ハイウェイスター」の部分からは，被告の製造等にかかる自動車その他自動車に関連する商品役務という観念が生じる。これと本件商標１の観念は互いに類似しない。
被告標章３又は被告表示３のうち，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」の部分からは，スマートシンプルを具現化した被告独自の考案にかかる被告の技術との観念が生じる。これと本件商標１の観念は互いに類似しない。被告標章３のうち，「Ｖエアロモード」の部分は，「空気のように清涼感のあるモデル」，「流線型のスタイリッシュなモデル」といった観念が生じる。これと本件商標１の観念は互いに類似しない。
イ本件商標２との対比
(ｱ)被告標章３又は被告表示３は，上記アのとおり，３つの独立した標章からなるものであり，「ハイウェイスター」，「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」及び「Ｖエアロモード」の３つの標章として認識されるところ，これらの標章は，いずれも，本件商標２の「ハイブリッドエアロ」と，外観上，類似しない。
(ｲ)称呼及び観念については，本件商標１との対比において述べたのと同様類似しない。
(5)仮に，被告各標章が，原告が主張するような形で使用されていると認識されるとしても，それらと本件各商標とは非類似である。ア複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである。しかるに，原告は，被告各標章について，その一部が支配的な印象を与えることや，他の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないことをなんら主張立証していない。
イ(ｱ)被告標章１が，原告が主張するように，結合標章として，一体として認識されるとすると，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ    エアロモード」という外観を有するものであり，図形に特徴を有する本件商標１はもとより，「ハイブリッドエアロ」の標準文字である本件商標２とも，外観上，明らかに異なる。
被告標章２及び被告標章３についても同様である。


(ｲ)被告標章１が結合標章として一体として認識されるものとすると，「ハイウェイスターエスハイブリッドエアロモード」という称呼を生ずる。よって，「ハイブリッドエアロ」との称呼を生ずる本件各商標とは明らかに異なる。
被告標章２及び被告標章３についても同様である。
(ｳ)被告標章１が結合商標として一体として認識されるものとしても，被告標章１の語頭にある「ハイウェイスター」は周知著名であり，被告標章１からは，被告の製造等にかかる自動車その他自動車に関連する商品役務という観念が生じる。よって，特段の観念を生じない本件各商標とは明らかに異なるものである。
被告標章２及び被告標章３についても同様である。
ウ以上のとおり，仮に，被告各標章が，結合標章として，一体として認識されるとしても，本件各商標と，外観，称呼，観念のいずれにおいても類似せず，需要者がその出所を誤認混同するような事情は存在しない。よって，被告各標章と本件各商標とは類似しない。
２争点２（損害額等）について
（原告の主張）
(1)原告は，平成１４年以降，本件各商標を付したエアロパーツを製造し，販売している。
(2)被告は，平成２４年１１月２９日から平成２６年８月１５日（本件訴訟の提起日）までの間に，被告商品の販売により，少なくとも８億８５４２万５１０２円の利益を得たものであり，商標法３８条２項により，原告の損害額は，これと同額と推定される。
(3)原告は，本訴の遂行を原告訴訟代理人弁護士に委任した。弁護士費用のうち，被告の商標権侵害行為による不法行為と相当因果関係のある額は，上記(2)の損害額８億８５４２万５１０２円の１割に相当する８８５４万２５１０円である。
(4)以上より，原告は，被告に対し，民法７０９条及び商標法３８条２項に基づき，損害賠償金９億７３９６万７６１２円（上記(2)及び(3)の合計）の一部である５０００万円及びこれに対する平成２６年３月４日（被告各標章の使用停止等を求める原告の通告書が被告に到達した日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
（被告の主張）
争う。
商標法３８条２項は，侵害商品と市場において競合する商品について商標権者等が当該商標を使用している場合に適用される規定である。しかるに，原告は，被告商品（自動車）と競合する商品を販売している旨の主張すらしないのであるから，本件は，商標法３８条２項の適用の前提を欠くものであり，原告の主張は，主張自体失当である。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（本件各商標と被告各標章との類否等）について
(1)類否判断の対象について
ア原告は，被告が被告商品の宣伝，広告に被告各標章を使用したことが本件各商標権の侵害を構成する旨主張しているものと解される。そこで，本件各商標と被告各標章との類否について，検討する。イ前記前提事実等のほか，後掲各証拠等によれば，次の事実が認められる。(ｱ)本件商標１は，「ＨＹＢＲＩＤ」及び「ＡＥＲＯ」の黒色（ただし，「ＡＥＲＯ」の「Ｒ」のみ赤字）のゴシック調文字を上下二段に配置し，これらの文字を囲むように，略三角形で自動車の輪郭が紫色（この点は，当事者間に争いがない。）で表示され，車体のリア部分にはウィングのようなものが配置されるとともに，「ＡＥＲＯ」の「Ｒ」の文字と重なるように車体の車輪がそれぞれ配置された図形と文字の結合商標である。本件商標２は，「ハイブリッドエアロ」の文字を標準文字で横書きして成るもので，各文字の大きさ及び書体は同一であり，全体は等間隔に一行でまとまりよく表されているものである。
(ｲ)原告は，エアロパーツと呼ばれる自動車部品の製造，販売を行っているところ，エアロパーツの種類として，「ＦＲＰ（ＦｉｂｅｒＲｅｉｎｆｏｒｃｅｄＰｌａｓｔｉｃ）」と「ハイブリッドエアロ」の２タイプを設定して製造，販売している（甲１１ないし２２）。(ｳ)被告が製造，販売する「セレナ」，「エルグランド」，「ラフェスタ」などの車名を有する自動車には，そのグレードを表示するものとして，「ハイウェイスター」との表示が使用されている（乙１ないし９）。また，被告は，燃費のよさとコンパクト性を両立した新しいタイプのハイブリッドシステムを開発し，同システムを搭載する車両の広告等に「Ｓ－ＨＹＢＲＩＤ」（「Ｓ」は，スマートシンプルの意味である。）を使用している（乙１４）。


(ｴ)「エアロ」には，「空気」などの意味のほか，「（デザインなどが）空気力学的な［流線型の］」といった意味があり，被告は，ベースとする標準モデルの装備に加えてスタイリッシュで魅力的な装備を採用することとした特別仕様車につき，「エアロモード」や「Ｖエアロモード」の名称を付して販売していた（甲４の１及び３，乙７，１５，１６）。ウ商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照），複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。そうすると，本件商標１は，文字と図形の組合せからなる結合商標であるから，全体を一体のものとしてとらえた上，被告各標章と類否を判断すべきである。また，本件商標２の「ハイブリッド」や「エアロ」にそれぞれ独自の意味があるとしても，これらは一般的，普遍的な文字であり，自他商品を識別する機能はないというべきであるから，「ハイブリッドエアロ」の構成部分全体を，被告各標章と対比して，その類否を判断すべきである。
また，上記イの認定事実によっても，被告各標章の一部分だけが商品の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認められないから，被告各標章は，それぞれその全体を一つのまとまった標章として捉え，本件各商標と対比すべきである。
(2)本件商標１と被告各標章との対比について
ア被告標章１について
被告標章１の外観は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ    エアロモード」を標準文字で横一列に並べて表示したもので，文字と図形の結合標章たる本件商標１とは明らかに異なる。
また，被告標章１の称呼は「はいうぇいすたーえすはいぶりっど    えあろもーど」であり，本件商標１のうちの文字部分の称呼である「はいぶりっどえあろ」とは明らかに異なる。
さらに，前記(1)イの認定事実によれば，被告標章１からは，被告商品のグレードや搭載されている装備のタイプなどの意味を生じると解されるのに対し，本件商標１では，原告の主張どおり，原告が販売するエアロパーツとして「ハイブリッドエアロ」が周知であるとしても，単に自動車に付属して使用する部品としてのエアロパーツの意味を生じるにすぎないから，その観念も異なる。
この点，原告は，「ＨＹＢＲＩＤ」と「エアロ」の文字が近接して並べて表示されることにより，原告が販売するエアロパーツを観念し得る旨主張するが，被告標章１のうち，「ＨＹＢＲＩＤ」と「エアロ」の部分のみが識別標識として強く支配的な印象を与え，この点に観念を生じるとは認められないから，原告の上記主張は採用することができない。したがって，被告標章１と本件商標１は，外観，称呼，観念もいずれも異なるというべきで，類似しない。
イ被告標章２について
被告標章２は，被告標章１の「ハイウェイスター」の末尾に「Ｇ」が加わっただけであって，被告標章２の外観は，「ハイウェイスターＧＳ－ＨＹＢＲＩＤエアロモード」を標準文字で横一列に並べて表示したものであり，被告標章２の称呼は，「はいうぇいすたーじーえすはいぶりっどえあろもーど」である。したがって，被告標章１と同様，文字と図形の結合標章たる本件商標１の外観及び称呼はいずれも明らかに異なる。また，前記(1)イの認定事実によれば，被告標章２についても，被告商品のグレードや搭載されている装備のタイプなどの意味を生じると解されるから，原告の主張を前提としても原告の販売するエアロパーツの意味を生じるにすぎない本件商標１とはその観念も異なる。
したがって，被告標章２と本件商標１は，外観，称呼，観念もいずれも異なるというべきで，類似しない。
ウ被告標章３について
被告標章３は，被告標章１の「エアロモード」の冒頭に「Ｖ」が加わっただけであって，被告標章３の外観は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤＶエアロモード」を標準文字で横一列に並べて表示したものであり，被告標章３の称呼は，「はいうぇいすたーえすはいぶりっど    ぶいえあろもーど」である。したがって，被告標章１と同様，文字と図形の結合標章たる本件商標１の外観及び称呼とはいずれも明らかに異なる。また，前記(1)イの認定事実によれば，被告標章３についても，被告商品のグレードや搭載されている装備のタイプなどの意味を生じると解されるから，原告の主張を前提としても，原告の販売するエアロパーツの意味を生じるにすぎない本件商標１とはその観念も異なる。
したがって，被告標章３と本件商標１は，外観，称呼，観念もいずれも異なるというべきで，類似しない。
(3)本件商標２と被告各標章との対比について
ア被告標章１について
被告標章１の外観は，「ハイウェイスターＳ－ＨＹＢＲＩＤ    エアロモード」を標準文字で横一列に並べて表示したもので，「ハイブリッドエアロ」の標準文字と比較しても，「エアロ」の部分しか一致せず，本件商標２とは明らかに異なる。
また，被告標章１の称呼は「はいうぇいすたーえすはいぶりっど    えあろもーど」であり，本件商標２の称呼である「はいぶりっどえあろ」のうち，「はいぶりっど」と「えあろ」について同一の部分は認められるとしても，全体としての称呼は明らかに異なる。


平成２９年１月２３日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００１０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月１１日
判           決
原        告            ＪＦＥス   チール   株式会   社訴訟代理人弁護士            近藤惠   嗣同                 前田将   貴被告訴訟引受人           アルセ   ロール   ミタル訴訟代理人弁理士          大崎勝   真同                 渡邉千   尋同                 大川宏   志
同                松井史   子
脱退被告          アルセロールミタル・フランス
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８００１８４号事件について平成２６年１２月１０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告（特許権の設定登録時の商号は「ユジノール」）は，平成１３年４月６日，発明の名称を「極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板，特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法」とする発明について，特許出願（特願２００１－１０９１２１号，優先日：平成１２年４月７日，優先権主張国：フランス共和国。以下「本件出願」という。）をし，平成１７年４月１日，特許第３６６３１４５号として特許権の設定登録（請求項の数８）を受けた（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。甲１，６８）。
(2)原告は，平成２５年９月２７日，本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし８に記載された発明に係る特許について，無効審判請求をした。脱退被告は，平成２６年１月２８日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をし，同年３月７日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した（以下，この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい，本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。乙２９，３０）。
特許庁は，上記無効審判請求を無効２０１３－８００１８４号事件として審理した上で，平成２６年１２月１０日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同月１８日，その謄本が原告に送達された。
(3)原告は，平成２７年１月１６日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
その後，脱退被告は，被告訴訟引受人に本件特許権を譲渡し，その移転登録（受付日：平成２７年２月５日）が経由されたことから，当裁判所は，原告の申立てにより，同年６月３日，本件訴訟を被告訴訟引受人に引き受けさせる旨の決定をした。
その後，脱退被告は，原告及び被告訴訟引受人の承諾を得て，本件訴訟から脱退した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，各請求項に係る発明を，それぞれ請求項の番号に応じて，「本件発明１」などといい，これらを併せて「本件発明」という。）。
【請求項１】
熱処理用鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する，亜鉛または亜鉛ベース合金で被覆された圧延熱処理用鋼板の帯材を型打ちすることによって成形され
た部品を製造する方法であって，
熱処理用鋼板を裁断して熱処理用鋼板ブランクを得る段階と，熱処理用鋼板ブランクを熱間型打ちして部品を得る段階と，型打ち前に，腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する，亜鉛－鉄ベース合金化合物および亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化合物を熱処理により熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる段階と，ここで該熱処理は熱処理用鋼板ブランクに８００℃～１２００℃の高温を２～１０分間作用させるものであり，型打ちされた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度でさらに冷却する段階と，型打ち処理に必要であった熱処理用鋼板の余剰部分を裁断によって除去する
段階と，
を含んで成る方法。
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
被膜を形成する亜鉛または亜鉛ベース合金が５μｍ－３０μｍの範囲の厚みであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
炉中で熱処理用鋼板ブランクに８００℃～１２００℃の高温を作用させ，且つ炉中雰囲気が管理されていないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
型打ちされた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度で冷却することによって焼入れすることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
作用させる高温が９００℃を上回り，かつ１２００℃以下であることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物がケイ素を含有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
請求項１及び３から７のいずれか一項に記載の方法に用いられる被覆された熱処理用鋼板であって，前記熱処理用鋼板の被覆される前の熱処理用鋼板が０．１５－０．２５重量％の炭素，０．８－１．５重量％のマンガン，０．１－０．３５重量％のケイ素，０．０１－０．２重量％のクロム，０．１重量％以下のチタン，０．１重量％以下のアルミニウム，０．０５重量％以下のリン，０．０３重量％以下のイオウ及び０．０００５－０．０１重量％のホウ素を含み，残部が鉄と不可避不純物であることを特徴とする熱処理用鋼板。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるが，その要旨（取消事由に関係するもの）は次のようなものである。
ア本件訂正はいずれも適法であるから，本件特許に係る発明は，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１及び３ないし８に記載された事項により特定されるものである。
イ本件特許の特許請求の範囲の「亜鉛ベース合金」及び「亜鉛－鉄ベース合金化合物および亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化合物」等の記載はいずれも明確であるから，本件発明に係る特許請求の範囲の記載に明確性要件（特許法３６条６項２号）違反はない。


ウ本件特許の特許請求の範囲において，「亜鉛ベース合金」に相当する合金の具体的な名称や，「亜鉛－鉄ベース合金化合物」及び「亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物」に相当する化合物の具体的な名称がそれぞれ列挙して特定されていないとしても，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識に照らせば，本件発明は，発明の詳細な説明に記載された発明で，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえるから，本件発明に係る特許請求の範囲の記載にサポート要件（特許法３６条６項１号）違反はない。エ本件明細書の発明の詳細な説明には，本件特許の優先日当時の技術常識に照らし，当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分な記載があるから，本件明細書の記載には実施可能要件（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）違反はない。オ本件発明１は，特開２０００－３８６４０号公報（甲１８。以下「甲１８公報」という。）に記載された発明（以下「甲１８発明」という。）と平成１１年９月１７日発行の「第１００回講演大会講演要旨集」に掲載された「自動車用表面処理鋼板の最近の動向」と題する論稿（甲２），特開平３－２４９１６２号公報（甲３）及び平成７年（１９９５年）発行の「表面設計基礎講座（第Ⅳ講）溶融めっき」と題する文献（甲４）に記載された事項に基づいて，当業者が容易に発明できたものとはいえない。また，本件発明３ないし８は，本件発明１の発明特定事項を全て含み，他の発明特定事項が付加されたものであるから，本件発明１と同様に，甲１８発明及び甲２ないし４に記載された事項に基づいて，当業者が容易に発明できたものとはいえない。
したがって，本件発明１及び３ないし８に係る特許は，特許法２９条２項に違反するものではない。
(2)本件審決が認定した甲１８発明，本件発明１と甲１８発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア甲１８発明
冷間および熱間での腐食からベース鋼板を保護する，アルミニウムをベースとする被覆材で被覆された，一連の熱間圧延によって得られた熱処理用鋼板を熱間成形加工することによって成形された部品を製造する方法で
あって，
熱処理用鋼板を熱間成形加工して部品を得る段階と，
熱間成形加工時に，被覆材は摩損，磨耗，疲労，衝撃および腐食に対する極めて高い抵抗性と，良好な耐食性，塗装性および接着性を有する層を形成し，被覆が存在することによって部品の熱処理時にベース金属の脱炭および酸化を完全に防止でき，熱処理によりアルミニウムをベースとする被覆材を鉄合金に変態させる段階と，ここで該熱処理は部品に８５０℃～
９５０℃の高温を５分間作用させるものであり，
マルテンサイト組織の鋼を得るために冷却速度を焼入れ臨界速度以上に
する段階と，
を含んで成る方法。
イ本件発明１と甲１８発明の一致点
「熱処理用鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する，合金で被覆された圧延熱処理用鋼板の帯材を型打ちすることによって成形された部品を製造
する方法であって，
熱処理用鋼板を熱間型打ちして部品を得る段階と，
腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保する，合金化合物を熱処理により熱処理用鋼板の表面に生じさせる段階と，ここで該熱処理は熱処理用鋼板に８５０℃～９５０℃の高温を５分間作用させるものであ
り，
型打ちされた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度でさらに冷却する段階
と，
を含んで成る方法。」である点
ウ本件発明１と甲１８発明の相違点
(ア)相違点１
本件発明１の「合金」は，「亜鉛または亜鉛ベース合金」であり，「型打ち前に」「潤滑機能を確保する」「亜鉛－鉄ベース合金化合物および亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化合物」を生じさせているのに対して，甲１８発明の「合金」は，「アルミニウムをベースとする被覆材」であって，「熱間成形加工時に」「アルミニウムをベースとする被覆材を鉄合金に変態させる」も
のである点
(イ)相違点２
本件発明１は，「熱処理用鋼板を裁断して熱処理用鋼板ブランクを得る段階」及び「型打ち処理に必要であった熱処理用鋼板の余剰部分を裁断によって除去する段階」を含んでいるのに対して，甲１８発明は，そ
のような段階を含んでいるかどうか不明な点
(ウ)相違点３
本件発明１は，「熱処理は熱処理用鋼板ブランクに８００℃～１２００℃の高温を２～１０分間作用させる」ものであるのに対して，甲１８発明は，「熱処理は部品に８５０℃～９５０℃の高温を５分間作用させ
る」ものである点
４取消事由
(1)明確性要件についての判断の誤り（取消事由１）(2)サポート要件及び実施可能要件についての判断の誤り（取消事由２）(3)甲１８発明に基づく進歩性判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（明確性要件についての判断の誤り）本件審決は，本件特許の特許請求の範囲における「亜鉛ベース合金」について，「亜鉛ベース」とは「亜鉛が少なくとも５０％含まれている」ことを意味すると解釈し，また，「「合金」は，一般の解釈とは異なり，「合金化合物」（金属間化合物）が含まれない」と解釈した上で，上記「亜鉛ベース合金」は，「亜鉛が少なくとも５０重量％含まれている固溶体，あるいは金属相の混合物としての金属生成物を意味する」ものとして明確である旨判断した。
しかし，本件審決の上記判断中，「亜鉛ベース」の解釈は争わないが，上記「合金」の用語を一義的に明確に解釈できるとした点は誤りである。すなわち，一般に，「合金」とは，「固溶体，金属間化合物，あるいは金属相の混合物として２種以上の元素を含む金属生成物」を意味するものであり，「合金」が金属間化合物を含む概念であることは技術常識である。また，本件明細書にも「合金」という用語を通常の意味と異なる意味で使用することを示唆する記載はない。加えて，脱退被告自身が，本件の審判手続において「本件特許における「合金」は，「金属間化合物」を含むものである。」（本件審決書２０頁）と主張し，被告訴訟引受人も，本件訴訟において同様の主張をしている。


ところが，本件審決は，「段落【００１５】から【００１６】までの記載を参照すると，「合金」の被膜が，熱処理や熱間成形の温度上昇で，鋼と「合金化」して「化合物」を形成することを理解できるから，温度上昇の前後で「合金」と「化合物」を分けることができ，また，「合金化」とは，「合金」が温度上昇により鋼と「化合物」を形成することであると理解できる」などの理由から，「本件明細書における「合金」は，一般の解釈とは異なり，「合金化合物」（金属間化合物）が含まれない」と解釈したものである。
以上からすると，本件特許の特許請求の範囲においては，「合金」を通常の意味で用いているのか，「金属間化合物を除く合金」という特殊な意味で用いているのかが明確ではなく，一義的に本件審決のような解釈が導き出せるものではない。
したがって，「本件発明１及び３における「亜鉛ベース合金」は明確である。」とした本件審決の判断は誤りである。
(2)取消事由２（サポート要件及び実施可能要件についての判断の誤り）ア本件特許の特許請求の範囲の記載中，「亜鉛」被膜は本件明細書の実施例１に，「亜鉛ベース合金」被膜は同実施例２に対応すると考えられるところ，本件明細書の実施例２には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に相当する物として，亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金被膜が記載されているだけであり，亜鉛を５０％以上含有し，残部がアルミニウム以外の任意の元素である合金被膜については何ら記載されていない。しかし，このような合金被膜を熱処理した際にどのような金属間化合物が生じるかは不明であり，また，亜鉛以外の成分いかんによって合金の特性は異なるから，当該金属間化合物が「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保」し得るかも不明である。したがって，本件特許の特許請求の範囲の記載は，「亜鉛ベース合金」を「亜鉛アルミニウム合金（亜鉛含有率５０％以上）」と限定しない限り広きに失するものであり，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，サポート要件（特許法３６条６項１号）に違反する。
また，上記によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の全体について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえないから，本件特許には実施可能要件（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）違反もある。イこれに対し，本件審決は，甲４５，４６，５６，５７及び５９を根拠として，本件特許の優先日当時の技術常識に照らすと，「亜鉛ベース合金」に相当する物として「亜鉛－ニッケルメッキ」や「亜鉛とアルミニウムなど亜鉛を主成分として，ニッケルの合金元素を含むメッキ」が存在し，「亜鉛－鉄ベース合金化合物」に相当する物として「鉄－ニッケル－亜鉛合金化合物」が存在し，「亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物」に相当する物として「鉄－亜鉛－アルミニウム－ニッケル合金化合物」が存在することが明らかであるとした上で，「亜鉛－ニッケルメッキ」から「鉄－ニッケル－亜鉛合金化合物」が形成するといえるし，「亜鉛とアルミニウムなど亜鉛を主成分として，ニッケルの合金元素を含むメッキ」から「鉄－亜鉛－アルミニウム－ニッケル合金化合物」が形成するということができ，いずれの合金化合物も，本件発明の課題を解決することになるといえる旨判断する（本件審決書５４，５５頁）。
しかし，上記(1)のとおり，本件審決の解釈によれば，本件発明における「亜鉛ベース合金」は，金属間化合物が含まれないものとされるところ，甲４５及び４６のいずれにも，「金属間化合物」ではない「亜鉛－ニッケルメッキ」や，「金属間化合物」ではない「亜鉛とアルミニウムなど亜鉛を主成分として，ニッケルの合金元素を含むメッキ」が存在することは示されておらず，むしろ，本件特許の優先日当時の技術常識では，亜鉛－ニッケルメッキは金属間化合物であることが知られていた（甲５５）のであるから，本件発明の「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」は含まれないとの前提の下で，「亜鉛ベース合金」に相当する物として「亜鉛－ニッケルメッキ」や「亜鉛とアルミニウムなど亜鉛を主成分として，ニッケル元素を含むメッキ」が存在することが明らかであるとした本件審決の認定は誤りである。
また，「鉄－ニッケル－亜鉛合金化合物」及び「鉄－亜鉛－アルミニウム－ニッケル合金化合物」が存在することが事実であるとしても，金属間化合物ではない「亜鉛－ニッケルメッキ」や「亜鉛－アルミニウム－ニッケルメッキ」が，熱処理又は熱間成形する際に「鉄－ニッケル－亜鉛合金化合物」や「鉄－亜鉛－アルミニウム－ニッケル合金化合物」を形成すること，更には，形成されたこれらの合金化合物が本件発明の課題を解決することについては，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されておらず，本件特許の優先日当時の技術常識によっても明らかではない。ウさらに，被告訴訟引受人は，本件発明における「亜鉛ベース合金」の「合金」には，一般の解釈どおり金属間化合物も含まれると解される旨主張するところ，このような解釈を前提とすると，本件特許には，以下のとおりのサポート要件違反及び実施可能要件違反がある。(ア)本件明細書の発明の詳細な説明には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」被膜の例として，実施例２における亜鉛アルミニウム合金被膜のうちの亜鉛５０％，アルミニウム５０％の例のみしか記載がない。しかるところ，当該被膜は金属間化合物ではない亜鉛アルミニウム合金の被膜であるから，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」について，金属間化合物であり得ることが記載されていない。したがって，本件明細書からは，金属間化合物である合金の被膜を熱処理した際に，別の金属間化合物を形成するかは不明であり，当該金属間化合物が「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保」し得るかも不明である。
また，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載によれば，本件発明では，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する，…合金化合物を熱処理により熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる段階」が必要であるから，本件発明の「亜鉛ベース合金」は，熱処理前には潤滑機能を奏するものではなく，熱処理後に合金化合物を生成することで初めて潤滑機能を確保するものとされる。ところが，本件明細書には，どのような潤滑機能のない「金属間化合物」の被膜が，熱処理後に，どのような潤滑機能を有する別の形の「金属間化合物」となるのかが全く記載されていない。
したがって，本件発明の「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」が含まれるとの解釈を前提とすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載では，熱処理前の「亜鉛ベース合金」被膜が，金属間化合物ではない「亜鉛アルミニウム合金（亜鉛含有率５０％以上）」である場合がサポートされているにすぎず，亜鉛以外の残部がアルミニウム以外の元素であり，かつ，金属間化合物である場合についてはサポートされていないものといえるから，本件特許にはサポート要件違反がある。また，上記によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の全体について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえないから，本件特許には実施可能要件違反もある。
(イ)被告訴訟引受人の主張について


ａ被告訴訟引受人は，本件明細書の実施例２の亜鉛アルミニウム合金被膜について，①実施例において鋼板の被覆に用いられているのは溶融亜鉛めっきであること，②溶融亜鉛めっきにおいては一般的にめっき浴中に少量のアルミニウムが添加されること，③当該アルミニウムにより鋼との界面にＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物が形成されることからすれば，本件明細書の実施例１の亜鉛被膜も実際にはＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物を含んでおり，めっき浴中に更に多量のアルミニウムを含む実施例２の亜鉛アルミニウム合金被膜がより多量の金属間化合物を含んでいることは当業者が容易に理解できることであるから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合物である場合についても，実施例２によってサポートされている旨を主張する。被告訴訟引受人の上記主張のうち，本件明細書の実施例１の記載から当業者が溶融亜鉛めっきを想定すること及び溶融亜鉛めっきに際してめっき浴中に微量のアルミニウムを添加するという慣用された技術手段があることは争わない。
しかし，以下に述べるとおり，アルミニウムをめっき浴中に添加した溶融亜鉛めっきにおいて，鋼の界面に金属間化合物である「亜鉛ベース合金」が形成されるとの主張は誤りであり，また，そもそも上記界面に形成される物質に着目して被膜の種類が認識されるものではないから，実施例２によって，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合物である場合がサポートされている旨の被告訴訟引受人の主張は理由がない。
(a)被告訴訟引受人は，乙２の「形成されたＦｅ－Ａｌ－Ｚｎは，第１種Ｆｅ－Ａｌ－Ｚｎ・ＩＭＣ（金属間化合物）といわれ，極めて緻密で均一な薄い層状のものであり，その組成は１３％Ａｌ－６４％Ｚｎである」（１７２５ページ右欄１～１４行）との記載を根拠に，少量のアルミニウムをめっき浴中に添加した溶融亜鉛めっきにおいて，鋼の界面に金属間化合物である「亜鉛ベース合金」が形成される旨主張する。
しかし，乙２の１７２５頁に記載されているのは，亜鉛被膜の最終的な構成ではなく，鋼板を亜鉛浴に浸漬した直後に鋼板表面に生ずる金属間化合物であって，同頁には，時間の経過とともに，金属間化合物の組成も構造も変化して不均一で不連続なものになり，多孔質の化合物となることが記載されている。また，乙２の１７２０頁には，結果として得られる溶融亜鉛めっき層の組織においては，Ｚｎ／Ｆｅ界面近傍の析出物として，「Ｆｅ４１％，Ａｌ３６％，Ｚｎ２３％」から成る「Ｆｅ２Ａｌ４Ｚｎ」に相当する化合物が現れることが記載されており，これによれば，鋼の界面に形成されるのは「亜鉛ベース」の合金には該当しないものである。また，そもそも亜鉛アルミニウム被膜は当業者に周知の被膜であり，特に，実施例２の被膜の組成範囲に含まれる亜鉛－アルミニウム５５％の被膜を有するめっき鋼板は，「ガルバリウム」の商品名で知られている（甲４の３０７頁右欄｢5.4溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板｣参照）。しかるところ，甲４５の１００６頁（Fig.3   の右下の図）に掲載されたガルバリウムの被膜組織の断面写真によれば，Steel（鋼）とCoating（被覆）の界面に存在するのは，「Fe-Alintermetallic（金属間）」，すなわち「鉄－アルミニウム合金」であって，「亜鉛ベース」の合金ではない。したがって，アルミニウムをめっき浴中に添加した溶融亜鉛めっきにおいて，鋼の界面に金属間化合物である「亜鉛ベース合金」が形成されるとの被告訴訟引受人の主張は誤りである。
⒝本件明細書の実施例１と同様の溶融亜鉛めっきの被膜組織は，甲４５の１００５頁（Fig.3   の上の図）に掲載された断面写真のとおりであるところ，これによれば，当該被膜は，Steel（鋼）とCoating（被覆）の界面にFe-Alinterface   alloy（界面合金）があるものの，Coating（被覆）部分は，純亜鉛相（あるいは亜鉛に微量のアルミニウムが固溶した固溶体）から成り，金属間化合物ではない。
また，本件特許の優先日において，本件明細書の実施例２の「５０－５５％アルミニウムと４５－５０％亜鉛とから成り，任意に少量のケイ素を含有する」「亜鉛アルミニウム被膜」との記載に接した当業者は，これを上記ガルバリウム又はこれに類似する被覆鋼板であると認識すると考えられる。しかるところ，甲４５の１００６頁（Fig.3   の右下）に掲載されたガルバリウムの被膜組織の断面写真によれば，当該被膜は，Steel（鋼）とCoating（被覆）の界面にFe-Alintermetallic（金属間）があるものの，Coating（被覆）部分は，Zn-richphase（亜鉛リッチ相）の固溶体とAl-rich   phase（アルミニウムリッチ相）の固溶体に分かれているだけであり，これらの相はいずれも金属間化合物ではない。
他方，これらにおいて，Fe-Alinterface    alloy（界面合金）又はFe-Al   intermetallic（金属間）とされる部分は，鋼とメッキの界面に存在する微量の物質にすぎず，この部分がメッキ全体の特性に影響するとは考えられないから，当業者がこの部分に着目して被膜の種類を認識することはない。
したがって，当業者が，実施例１及び２に記載された「亜鉛被膜」及び「亜鉛アルミニウム被膜」を，金属間化合物で構成されていると理解することはあり得ないというべきであるから，実施例２によって，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合物である場合がサポートされている旨の被告訴訟引受人の主張には理由がない。ｂまた，被告訴訟引受人は，実施例２の熱処理前の亜鉛アルミニウム合金被膜に「金属間化合物」が含まれないとしても，金属間化合物を融点よりも高温にすれば，溶解して固溶体等の場合と同様の状態になるのであるから，金属間化合物である「亜鉛ベース合金」についても，実施例２によってサポートされている旨主張する。
しかし，本件明細書の記載によっても，鋼と接触するＸ－Ｚｎ金属間化合物（Ｘは任意の金属元素）を融点以上に加熱した場合にいかなる相が出現するかは不明であるから，Ｘ－Ｚｎ金属間化合物を熱処理することによって，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する」機能を有しない金属間化合物から，当該機能を有する別の金属間化合物を生じさせることができることを，本件明細書の記載に基づいて当業者が理解できるとはいえない。したがって，被告訴訟引受人の上記主張は理由がない。エ以上によれば，本件特許にサポート要件違反及び実施可能要件違反がないとした本件審決の判断は誤りである。


(3)取消事由３（甲１８発明に基づく進歩性判断の誤り）本件審決は，甲１８発明との相違点１に係る本件発明１の構成について，甲１８発明における「アルミニウムをベースとする被覆材」に代えて甲２ないし４に示される亜鉛めっきを採用し，「アルミニウムをベースとする被覆材を鉄合金に変態させる」ことに代えて亜鉛－鉄ベース合金化合物を形成させようと試みるための動機に欠けるなどとして，当業者が容易に想到し得たものとはいえない旨判断したが，本件審決の上記判断は誤りである。すなわち，甲１８発明における熱処理用鋼板の被覆材は，「アルミニウムをベースとする被覆材」であり，アルミニウムを５０％以上含有すること以外には，その成分及び含有率が特定されていないものである。他方，このような「アルミニウムをベースとする被覆材」としては，５５％Ａｌ－１．６％Ｓｉ－Ｚｎの溶融亜鉛―アルミ系合金めっき（甲４）やＺｎ－５５％Ａｌめっき（甲４５）が知られ，自動車用鋼板のめっきとして使用されていることは本件特許の優先日前からの技術常識であるから，当業者であれば，甲１８発明の「アルミニウムをベースとする被覆材」として，従来既知のＺｎ－５５％Ａｌめっき等を用いることは容易に実施できたことである。また，本件明細書では，実施例２の「亜鉛アルミニウム被膜」について，「５０－５５％のアルミニウムと４５－５０％の亜鉛とから成り，任意に少量のケイ素を含有する。」（段落【００３６】）と記載されていることなどからすれば，亜鉛４５％－アルミニウム５５％のめっきと，亜鉛５０％－アルミニウム５０％のめっきとの間に実質的な相違は認められないというべきであるから，甲１８発明の「アルミニウムをベースとする被覆材」において，被覆材の組成を「アルミニウム５５％－亜鉛４５％」とすることが容易であるのと同様に，本件発明１の「亜鉛ベース合金」に該当する「アルミニウム５０％－亜鉛５０％」とすることも当業者が容易に着想し，実施することができたことである。
したがって，相違点１に係る本件発明１の構成の容易想到性を否定した本件審決の判断は誤りである。
２被告訴訟引受人の主張
(1)取消事由１（明確性要件についての判断の誤り）に対し
ア亜鉛ベース「合金」の意義
本件特許の特許請求の範囲の「亜鉛ベース合金」における「合金」の意義については，以下に述べるとおり，本件審決の解釈とは異なり，「金属間化合物」を含むものとして解釈されるべきである。
(ア)そもそも，本件特許の特許請求の範囲請求項１等の文言をみても，熱処理を行う前の「合金」は，単に「亜鉛ベース合金」とのみ規定され，「合金」の具体的な特性等に関しては何らの特定もされていない。他方，「合金」は，一般に，「固溶体，金属間化合物，あるいは金属相の混合物として２種以上の元素を含む金属生成物」と理解されるものであるから，本件特許における「合金」も，金属間化合物を含むものとして解釈されるべきである。
(イ)これに対し，本件審決は，本件明細書の記載等からみて，熱処理前の「合金」と熱処理後の「合金化合物」とが区別することができるものであることを理由に，熱処理前の「合金」には「合金化合物」が含まれないとの解釈をする。
しかし，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載によれば，熱処理後の「合金化合物」においては，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する」との特性に関する特定がなされている。すなわち，熱処理後の「合金化合物」は，熱処理前の，金属間化合物を含む「合金」の中から，熱処理によって上記特性を有するに至った「合金化合物」に特定されるものであるから，熱処理前の「合金」に「金属間化合物」を含める解釈をしたとしても，上記特性の点において，熱処理前の「合金」と熱処理後の「合金化合物」とを区別することができる。
したがって，本件審決の上記解釈は誤りである。
(ウ)また，本件明細書の実施例２における熱処理前の「亜鉛アルミニウム被膜」は，以下に述べるとおり，金属間化合物を含むものと認められるから，この点からも，本件特許における熱処理前の「亜鉛ベース合金」に金属間化合物が含まれることは明らかである。
すなわち，一般に，鋼に亜鉛めっきを行う場合には，電気亜鉛めっきや溶融亜鉛めっきなどが行われるが，その中でも，溶融亜鉛めっきが最も一般的に用いられている。また，溶融亜鉛めっきを行う際に用いられるめっき浴が純亜鉛のめっき浴であるとすると，鋼中の鉄と溶融亜鉛とが反応して，鋼と被膜との界面にＦｅ－Ｚｎ系金属間化合物からなる合金層が厚く成長するが，この合金層は，硬くて脆いために，めっき剥離の原因となる。そのため，このようなＦｅ－Ｚｎ合金層の成長を抑制し，加工性を向上させるため，溶融亜鉛めっきにおいては，一般的にめっき浴中に約０．２mass％程度の少量のアルミニウムが添加され，このアルミニウムが鋼中の鉄と優先的に反応して，鋼との界面におけるＦｅ－Ｚｎ合金層の成長を抑制し，かわりにＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物を含む層を形成する（甲４の３０３頁右欄１１行～下から７行）。このようにして形成されたＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物は，第１種Ｆｅ－Ａｌ－Ｚｎ・ＩＭＣ（金属間化合物）といわれ，極めて緻密で均一な薄い層状のものであり，その組成は１３％Ａｌ－６４％Ｚｎである（乙２の１７２５頁右欄１行～１４行）。
他方，本件明細書の実施例において，鋼板の被覆に用いられているのは，その被膜の厚さ（約１０μｍ）などからして，溶融亜鉛めっきであると認められるから，実施例１の亜鉛被膜も，実際には純粋な亜鉛層だけでなく，亜鉛を含む金属間化合物であるＦｅ－Ａｌ－Ｚｎも含んでいる。しかるところ，少量のアルミニウムしか含まない実施例１でさえ，熱処理前の亜鉛被膜に金属間化合物（Ｆｅ－Ａｌ－Ｚｎ）が含まれることからすれば，めっき浴中により多量のアルミニウムを含むことが明らかな溶融めっきにより得られた，実施例２の亜鉛アルミニウム被膜中に，より多量の金属間化合物が含まれることは当業者であれば容易に理解できる。
イ「亜鉛ベース合金」が明確であること


原告は，本件特許の特許請求の範囲においては，「合金」を通常の意味で用いているのか，「金属間化合物を除く合金」という特殊な意味で用いているのかが明確ではないから，「本件発明１及び３における「亜鉛ベース合金」は明確である。」とした本件審決の判断は誤りである旨主張する。しかし，上記アで述べたとおり，本件特許の特許請求の範囲における熱処理前の「合金」は，金属間化合物を含むもの，すなわち「合金」の用語の一般的な意味と同様のものとして解釈され，その意味は明確であるから，本件審決の結論に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。(2)取消事由２（サポート要件及び実施可能要件についての判断の誤り）に
対し
ア原告は，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に相当する物として，実施例２の亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金被膜が記載されているだけであり，亜鉛を５０％以上含有し，残部がアルミニウム以外の任意の元素である合金被膜については何ら記載されていないから，「亜鉛ベース合金」を「亜鉛アルミニウム合金（亜鉛含有率５０％以上）」と限定しない限り，本件特許にはサポート要件違反及び実施可能要件違反がある旨主張する。
しかし，本件明細書の発明の詳細な説明では，「図１の概略図に示す本発明の方法では，特に熱間圧延し亜鉛または亜鉛ベースの合金で被覆した熱処理用または熱成形用の鋼板から，型打ちプレスのようなツールによって熱成形部品を製造する。」（段落【００１４】）として，「亜鉛ベース合金」全般についても言及されている。
また，亜鉛ベース合金の他の合金成分として，アルミニウムのほかに鉄やニッケルなども含まれることが本件特許の優先日当時の技術常識であったことは，甲４５に「亜鉛－鉄合金の被膜」，「亜鉛－ニッケル合金の被膜」などが記載されていることから明らかであるから，本件明細書における熱処理前の「亜鉛ベース合金」に，アルミニウム以外にも，鉄，ニッケル等の合金成分が含まれ得ることは，当業者に当然に理解される事項である。
この点，原告は，甲４５等に記載された「亜鉛－ニッケルメッキ」等は，金属間化合物であると考えられるから，本件審決が，本件発明の「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」は含まれないとの前提の下で，「亜鉛ベース合金」に相当する物として「亜鉛－ニッケルメッキ」等が存在すると認定したことは誤りである旨主張する。しかし，前記(1)アで述べたとおり，本件発明における熱処理前の「亜鉛ベース合金」は金属間化合物を含むものと解釈されるべきであるから，これと異なる解釈を前提とする原告の主張は失当である。
イまた，原告は，本件発明における「亜鉛ベース合金」の「合金」に，金属間化合物が含まれるとの解釈を前提としても，本件特許には，サポート要件違反及び実施可能要件違反がある旨主張する。
しかし，以下に述べるとおり，原告の上記主張には理由がない。(ア)原告は，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」被膜について，金属間化合物であり得ることが記載されておらず，また，本件明細書からは，金属間化合物である合金の被膜を熱処理した際に，別の金属間化合物を形成するかは不明であり，当該金属間化合物が「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保」し得るかも不明である旨主張する。
しかし，本件明細書の実施例２の亜鉛アルミニウム合金被膜中にＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系の金属間化合物が含まれることは，前記(1)アで述べたとおりである。
また，一般的に，「金属間化合物」が，加熱処理により別の「金属間化合物」を形成することは，本件特許の優先日前から当業者によく知られていた事実である。例えば，亜鉛被膜を形成した鋼板の加熱により得られるＺｎ－Ｆｅ系金属間化合物では，鋼板側から外側に向かって，Γ相（Ｆｅ３Ｚｎ１０），δ１相（ＦｅＺｎ７），ζ相（ＦｅＺｎ１３）というように，より鉄成分の多い金属間化合物から，より鉄成分の少ない金属間化合物へと，順に種々の組成比を有する金属間化合物が形成される（乙３の図１及び甲２の２６０～２６１頁）。すなわち，これらの各相の融点は，Γ相（Ｆｅ３Ｚｎ１０）が７８２℃，δ１相（ＦｅＺｎ７）が６６５℃，ζ相（ＦｅＺｎ１３）が５３０℃であり，加熱温度がより高くなると，融点がより高く，鉄の含有比率が高い金属間化合物がより多く形成される。なぜなら，加熱の進行に伴い，鋼板中の鉄成分の移動が進行することにより，鉄の含有比率の低いＺｎ－Ｆｅ系金属間化合物から，より鉄の含有比率の高い別の金属間化合物へと移行していくからである。このように，加熱処理の進行により，鉄の含有比率の低いＺｎ－Ｆｅ系金属間化合物から，より鉄の含有比率の高い別の金属間化合物が形成されることは，当業者であれば容易に理解できることである。してみると，本件明細書の実施例２の亜鉛アルミニウム合金被膜中に含まれるＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物においても，上記Ｚｎ－Ｆｅ系金属間化合物と同様に，加熱処理に伴い鋼板中の鉄成分の移動が進むことによって，鉄の含有比率のより高い別のＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物が形成されることは，当業者であれば容易に理解できる。また，このようにして形成された熱処理後の金属間化合物が，腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護及び潤滑機能の確保ができる金属間化合物であることは，本件明細書の実施例２により実証されている。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)また，原告は，本件発明の「亜鉛ベース合金」は，熱処理前には潤滑機能を奏するものではなく，熱処理後に合金化合物を生成することで初めて潤滑機能を確保するものであるとの前提に立った上で，本件明細書には，どのような潤滑機能のない「金属間化合物」の被膜が，熱処理後に，どのような潤滑機能を有する別の形の「金属間化合物」となるのかが記載されていない旨主張する。


しかし，本件発明の特許請求の範囲請求項１の記載によれば，本件発明においては，熱処理によって，腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護及び潤滑機能の確保ができる金属間化合物が生成されればそれで足りるのであって，熱処理前の合金の特性について示すことまで求められるものではない。そして，本件明細書の実施例２に係る記載によれば，Ｆｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物を含む亜鉛アルミニウム合金被膜が加熱されて，別のＦｅ－Ａｌ－Ｚｎ系金属間化合物が形成され，これによって，型打ちにおいて，金型と鋼板とが凝着等を起こさずに問題なく成形できたこと，すなわち潤滑機能が確保されたことが実証されているから，原告の上記主張は理由がない。
(ウ)仮に，本件明細書の実施例２における熱処理前の亜鉛アルミニウム合金被膜に「金属間化合物」が含まれないとしても，当業者は，本件明細書の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識に基づいて，「金属間化合物」を含む「亜鉛ベース合金」から，実施例２と同様に，亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）が形成され，同様の作用効果を奏し得ることを容易に理解することができるといえるから，本件特許にサポート要件違反及び実施可能要件違反が認められないことに変わりはない。
すなわち，実施例２における熱処理前の亜鉛アルミニウム合金被膜が「金属間化合物」を含まない固溶体等であることを前提とした場合，実施例２においては，このような固溶体等である「亜鉛ベース合金」に，「８００～１２００℃の高温」を作用させると，「亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物」（金属間化合物）が形成され，腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護及び潤滑機能の確保という本件発明の効果を奏することが実証されているものといえる。しかるところ，金属間化合物を融点を超える温度にまで加熱すると，当該金属間化合物は溶解し，固溶体等の場合と同様の状態となることは，本件特許の優先日当時の技術常識であり，これを前提とすれば，金属間化合物を含む「亜鉛ベース合金」であっても，その金属間化合物の融点を超える温度においては，金属間化合物を含まない「亜鉛ベース合金」と略同様の状態となるものといえる。してみると，金属間化合物を含む「亜鉛ベース合金」に，本件発明における「８００～１２００℃の高温」を作用させた場合には，金属間化合物を含まない「亜鉛ベース合金」に同様の高温を作用させた場合と同様の挙動を示すこと，すなわち，実施例２と同様に「亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物」（金属間化合物）を形成し，同様の効果を奏することとなることは，当業者であれば容易に理解できるものといえる。
(3)取消事由３（甲１８発明に基づく進歩性判断の誤り）に対し原告は，甲１８発明の「アルミニウムをベースとする被覆材」の組成を従来既知の「アルミニウム５５％－亜鉛４５％」とし，更には，本件発明１の「亜鉛ベース合金」に該当する「アルミニウム５０％－亜鉛５０％」とすることは当業者が容易に想到し得た旨主張する。
しかし，当業者であれば，鋼の熱膨張係数と近似する熱膨張係数を有するアルミニウムについては，これを鋼板に被覆し，更に熱処理及び焼入れを行うことにより，改善された表面と高い機械的強度とを有する鋼板を一体成形することを容易に考え得るとしても，鋼の熱膨張係数とは大きく異なる熱膨張係数を有する亜鉛については，焼入れ等の間に割れ等が生じやすいことから，これを鋼板に被覆し，更に７００℃を超える高温による熱処理及び焼入れを行うことなどは通常は考えず，むしろ避けようとするはずである。本件発明１の解決手段は，従来から公知・慣用の熱処理用鋼板を用いた熱間型打ち工程において，従来使用することができないと考えられてきた「亜鉛または亜鉛ベース合金」で被覆された鋼板を用いることにより，亜鉛－鉄ベース合金化合物や亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物の被膜の生成及び機械的強度の向上等を一体的に行うものである。これに対し，甲１８発明は，優れた耐食性，塗装性および接着性を維持した状態で，熱処理を施した後に機械的強度を有し，しかも，高い耐衝撃性，耐疲労特性，耐摩損特性及び耐摩耗特性を有する，成形可能な所望厚さを有する熱間圧延または冷間圧延被覆鋼板を得ることを課題とし（甲１８の段落【０００４】），その解決手段として，高い耐食性を保証するアルミニウムを主成分とした被覆材により鋼板を被覆するものである（甲１８の段落【０００５】）。すなわち，甲１８発明では，アルミニウムを主成分とした被覆材を用いることが解決手段の特徴的構成であるのに対し，本件発明１では，被覆材として，従来使用することができないと考えられてきた「亜鉛または亜鉛ベース合金」を用いることが解決手段の特徴的な構成なのであるから，両者の課題及び解決手段は，全く異なるものである。
さらに，甲１８には，従来技術として，アルミニウムベース合金及び亜鉛ベース合金の両方の被覆が記載されている（段落【０００３】）にもかかわらず，甲１８発明で被覆材として実際に使用されているのはアルミニウムベース合金のみであることからしても，甲１８発明では，被覆材として亜鉛ベース合金を使用することができないものとされていることが明らかである。以上によれば，甲１８発明において，当業者が相違点１に係る本件発明１の構成を容易に想到し得るとはいえないから，原告主張の取消事由３は理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりである。
また，本件明細書の発明の詳細な説明には，次のような記載がある（乙３０。下記記載中に引用する図面及び表については別紙を参照）。
ア発明の属する技術分野
本発明は，鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する金属または金属合金で被覆された圧延鋼板，特に熱間圧延鋼板の帯材を型打ちすることによって極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を製造する方法に関する（段落【０００１】）。
イ従来の技術
高温下の成形または熱処理を要する鋼板に対しては，熱処理に対する被膜の耐性を考慮して被覆処理が行われていない。鋼の熱処理は一般に７００℃を十分に上回る比較的高い温度で行われる。実際これまでは，金属表面に付着させた亜鉛被膜は，亜鉛の融点を上回る温度に加熱されると，溶融し流動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，更に，急冷中に被膜が劣化すると考えられてきた。（段落【０００２】）


従って，被膜形成の処理は完成部品に対して行われており，このためには，該部品の表面及び中空部分の十分な清浄化が不可欠であった。このような清浄化には酸または塩基を使用する必要がある。このような酸または塩基は再利用及び保管に関する経済的な負担が大きく，また，作業員及び環境に対して危険である。更に，鋼の脱炭及び酸化を完全に防止するために，熱処理を管理雰囲気下で行う必要がある。加えて，熱間成形の場合に生じるカーボンデポジット（煤，ｃａｌａｍｉｎｅ）がその研磨能力によって成形用ツールを損傷するので，得られる部品の品質，即ち寸法及び審美性の面で部品の品質を低下させたり，あるいは，ツールの頻繁な修理が必要になるのでコストが上がったりする。最後に，得られた部品の耐食性を強化するために，該部品の後処理が必要であるが，このような後処理は経費も高く作業も難しい。特に中空部分のある部品ではこのような後処理は不可能である。極めて高い機械的特性値をもつ鋼の後被覆はまた，電気亜鉛メッキ法では水素による脆化の危険，予め成形された部品の浸漬亜鉛メッキ法では鋼の機械的特性の変化，などの欠点がある。（段落【０００３】）
ウ発明が解決しようとする課題
本発明の目的は，特に熱間圧延後に被覆され，熱間成形または冷間成形及び熱処理による順次処理が必要な０．２ｍｍ－約４ｍｍの厚みをもつ圧延鋼板と，これらの被覆圧延鋼板から熱間成形部品を製造する方法をユーザーに提供することである。本発明方法では，熱間成形及び／または熱処理の前，処理中または処理後のいずれの時期でも鋼板を構成する鋼の脱炭，鋼板の表面の酸化を全く生じることなく高温処理が可能である。（段落【０００４】）
エ課題を解決するための手段
本発明の目的は，鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する金属または金属合金で被覆した圧延鋼板，特に熱間圧延鋼板の帯材を型打ちすることによって極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を製造する方法であって，－鋼板を裁断して鋼板ブランク（生地板）を得る段階と，－鋼板ブランクの型打ちによって部品を成形する段階と，－型打ち前…に，腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得る金属間合金化合物で表面を被覆する段階と，－型打ち処理に必要であった鋼板の余剰部分を裁断によって除去する段階と，から成る方法を提供することである。（段落【０００５】）
オ発明の実施の形態
本発明の好ましい実施態様においては，方法が，
－鋼板を裁断して鋼板ブランクを得る段階と，
－部品を熱間成形するために被覆鋼板ブランクに高温を作用させる段階と，－腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保
し得る金属間合金化合物で表面を被覆する段階と，
－鋼板ブランクを型打ちによって成形する段階と，
－鋼の硬度及び被膜の表面硬度などの機械的特性を強化するために形成部
品を冷却する段階と，
－型打ち処理に必要であった鋼板の余剰部分を裁断によって除去する段階
と，
から成る（段落【０００６】）。
本発明の別の特徴は：
－被膜を形成する金属または金属合金が５μｍ－３０μｍの範囲の厚みの
亜鉛または亜鉛ベース合金から成る；
－金属間合金が亜鉛－鉄ベース化合物または亜鉛－鉄－アルミニウムベー
ス化合物である；
－成形前及び／または熱処理前の被覆鋼板に７００℃を上回る高温を作用
させる；
－主として型打ちによって得られた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度で
冷却することによって焼入れする；
などである（段落【０００７】）。
本発明はまた，型打ち，特に熱間型打ちによる部品の成形によって高い機械的硬度，高い表面硬度などの特性及び極めて優れた耐摩耗性をもつ部品を得るための，鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する金属または金属合金で被覆された圧延鋼板，特に熱間圧延鋼板の帯材の使用に関する（段落【０００８】）。
図１の概略図に示す本発明の方法では，特に熱間圧延し亜鉛または亜鉛ベースの合金で被覆した熱処理用または熱成形用の鋼板から，型打ちプレスのようなツールによって熱成形部品を製造する（段落【００１４】）。亜鉛または亜鉛合金の被膜は，ロール化された基本の鋼板を腐食から保護するように選択されている（段落【００１５】）。
従来の定説と違って，熱処理のときまたは熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜は帯材の鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度をもつようになる。形成された化合物は，腐食，摩滅，損耗及び疲労に対して高い耐性を有している。被膜は鋼の成形加工性を変化させないので，得られた鋼に対して極めて多様な冷間成形及び熱間成形を行うことが可能である。（段落【００１６】）
更に，亜鉛または亜鉛合金を使用するので，鋼ブランクまたは鋼部品に打抜き部分があるときの切断面が亜鉛メッキによって保護される（段落【００１７】）。
圧延鋼板を例えば亜鉛または亜鉛－アルミニウム合金によって被覆し得る（段落【００１９】）。
部品を成形するためまたは熱処理するために，炉で鋼板に好ましくは７００℃－１２００℃の範囲の高温を作用させる。被膜によって酸化に対する障壁が形成されるので炉の雰囲気は管理不要である。亜鉛ベースの被膜は温度上昇に伴って処理温度に依存する種々の相を含む表面合金層に変態し，６００ＨＶ／１００ｇを上回る高い硬度をもつようになる。（段落【００２１】）
優れた成形性及び優れた耐食性を有する厚み０．２ｍｍ－４ｍｍの鋼板を本発明方法に使用し得る（段落【００２２】）。
被覆処理される鋼板は，高温処理中，成形中，熱処理中及び最終成形部品の使用中に優れた耐食性を維持している（段落【００２３】）。被膜の存在は，熱処理中または熱間成形中の基本の鋼の腐食防止に加えて，鋼の脱炭防止の効果がある。これは，例えば型打ちプレス内で熱間成形するときに明らかな利点を与える。即ち，形成された金属間合金はカーボンデポジットの形成を阻止し，カーボンデポジットによるツールの損耗を防止し，その結果として，ツールの平均使用寿命を延長させる。熱間形成された金属間合金が高温で潤滑機能を有することも知見された。更に，金属間合金が脱炭防止効果を有するので，管理されない雰囲気の炉で９００℃を上回る高温を使用することが可能であり，このような高温加熱時間が数分間に及んでもよい。（段落【００２４】）


得られた部品を炉から取り出した後で酸洗いする必要がない。即ち，最終部品の酸洗い浴が不要なので経済的に有利である（段落【００２５】）。被膜が高温処理によって得られた特性を有するので，成形部品の耐疲労性，耐損耗性，耐摩耗性及び耐食性が強化されている。亜鉛は鋼に対するメッキ作用を有するので，部品の切断面でも同様の特性強化が得られる。更に，被膜は高温処理の前後いずれの時期でも溶接可能である。（段落【００２６】）
鋼板を構成する鋼は焼入れ硬化されるので，成形後に得られる部品は高い機械的特性値を有し得る。また，被膜は高温で金属間合金に変態し潤滑性及び耐摩擦性を有するので，成形性，特に熱間型打ちの分野での成形性が改善される。（段落【００２７】）
カ実施例
(ア)実施例１：鋼に設けた亜鉛被膜
１つの実施態様では，以下の重量組成をもつ鋼から熱間圧延鋼板の帯
材を製造する：
炭素：０．１５％－０．２５％
マンガン：０．８％－１．５％
ケイ素：０．１％－０．３５％
クロム：０．０１％－０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％－０．０１％（段落【００２８】）厚み１ｍｍの冷間圧延鋼板から，厚み約１０μｍの亜鉛被膜が両面に連続的にメッキされた部品を製造する。成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し，ツール内で焼入れする。被膜は低温及び高温の腐食防止及び脱炭防止などの本来の機能に加えて，成形処理中に潤滑剤の機能を果たす。合金被膜は焼入れ処理中にツールからの排熱を妨害することがなく，この排熱をむしろ促進する。全処理工程にわたって部品が基本の被膜によって確実に保護されているので，成形及び焼入れの後，部品の酸洗いまたは保護はもはや不要である。（段落【００２９】）成形後に，従って熱処理後に得られた部品は，無光沢な灰色の表面状態を有しており，流れ跡や気泡がなく，剥離や亀裂がなく，切断面にカーボンデポジットがない。走査型電子顕微鏡で観察すると，表面及び断面の被膜が均質な構造及び組織を維持しており，９５０℃で５分以内にＦｅ－Ｚｎ合金が形成されていることが判明する。（段落【００３０】）それぞれ熱処理の前及び後の厚み５－１０μｍの被膜の断面のＺｎの拡散界面を表す図３ａ及び３ｂの比較から明らかなように，被膜は亜鉛マトリックス中の球状化Ｚｎ－Ｆｅ合金によって形成された層であり，層は１０－１５μｍの厚みを有している（段落【００３１】）。ＤＩＮ５００１７規格に従う湿度及び温度で行った腐食試験では，本発明の被膜が３０サイクル後に優れた腐食防止効果を示し，部品の表面がその無光沢状態を維持していることが示された（段落【００３２】）。表１は，被膜のない対照鋼板，亜鉛被膜をメッキしたが熱処理しない対照鋼板，本発明の２つの実施態様で得られた鋼板のそれぞれについて，５００－１０００時間の塩水噴霧による腐食試験後の減量を表す（段落【００３３】）。
表から明らかなように，熱処理した被膜は塩水噴霧に対して十分に耐性である（段落【００３５】）。
(イ)実施例２：鋼に設けた亜鉛アルミニウム被膜約１ｍｍの鋼板に１０μｍの被膜を形成する。この被膜は５０－５５％のアルミニウムと４５－５０％の亜鉛とから成り，任意に少量のケイ素を含有する（段落【００３６】）。
熱間成形後のこの被膜の断面の状態を図４ａ及び４ｂに示す（段落【００３７】）。
熱間成形中に，亜鉛とアルミニウムと鉄とが合金化して密着性の均質な亜鉛－アルミニウム－鉄被膜が形成される。腐食試験では，この合金層が極めて優れた腐食防止効果を有していることが示される。（段落【００３８】）
(2)以上を総合すれば，本件明細書には，本件発明に関し，次のようなことが開示されているものと認められる。
従来，高温下の成形または熱処理を要する鋼板においては，一般に亜鉛の融点を上回る高い温度で熱処理が行われるため，鋼板に亜鉛被膜があると，亜鉛が溶融，流動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，更に，急冷中に被膜が劣化すると考えられてきた。そのため，鋼板の被覆処理は，熱処理の前には行われず，熱間成形や熱処理後の完成部品に対して行われていたが，そうすると，①部品の表面及び中空部分の十分な清浄化が不可欠であり，その清浄化には酸または塩基を使用する必要があるため，経済的な負担や作業員及び環境への危険があること，②鋼の脱炭及び酸化を完全に防止するために，熱処理を管理雰囲気下で行う必要があること，③熱間成形の場合に生じるカーボンデポジットが成形用ツールを損傷し，部品の品質を低下させたり，ツールの頻繁な修理のためにコストが上がること，④得られた部品の耐食性を強化するために，該部品の後処理が必要であるが，後処理は，経費も高く作業も難しい上に，中空部分のある部品では不可能であることなどの問題があった。（段落【０００２】，【０００３】）


そこで，本件発明は，熱間成形や熱処理の前に鋼板に被覆を形成することで，熱処理における鋼板の脱炭や酸化を防止するなど，上記①ないし④の従来技術の問題点を解決し得る，極めて高い機械的特性値をもつ鋼板を製造する方法を提供することを課題とするものであり，その解決に当たり，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度をもつようになるという，従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づき，解決手段として，亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆された熱処理用鋼板ブランクに対し，部品を得るための熱間型打ち前に，８００℃～１２００℃の高温を２～１０分間作用させる熱処理を行うことにより，腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する，亜鉛－鉄ベース合金化合物および亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化合物を熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる工程を実施するものとしたことを特徴とするものである（特許請求の範囲請求項１，段落【０００４】ないし【０００８】，【００１４】ないし【００１６】，【００２１】）。そして，本件発明は，熱処理用鋼板に上記合金化合物の被膜を形成することにより，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止及び脱炭防止，カーボンデポジットの形成を阻止することによるツールの損耗防止，高温での潤滑機能の確保，得られた部品の酸洗い浴が不要となることによる経済的利点，成形部品の耐疲労性，耐損耗性，耐摩耗性及び耐食性の強化などの効果を奏するものである（段落【００２４】ないし【００２７】）。２取消事由１（明確性要件違反についての判断の誤り）について(1)原告は，本件特許の特許請求の範囲における熱処理前の熱処理用鋼板を被覆する「亜鉛ベース合金」の「合金」について，金属間化合物を含むものか，含まないものかが明確ではないから，これを含まないものと一義的に解釈した上で，上記「亜鉛ベース合金」は明確であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
(2)そこで，本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」の意義がどのように解釈されるべきかにつき検討する。
アまず，「合金」の用語は，一般に「固溶体，金属間化合物，あるいは金属相の混合物として２個以上の元素を含む金属生成物」（甲３９）を意味するものとされるから，一般に「合金」が金属間化合物を含むものであることは，本件特許の優先日前からの技術常識である（このことは，当事者間に争いがない。）。
したがって，本件特許の特許請求の範囲の「亜鉛ベース合金」における「合金」についても，特段の事情がない限り，上記のような一般的な意味に従って，金属間化合物を含むものとして解釈されるべきである。イそこで，本件特許の特許請求の範囲の記載や本件明細書の記載において，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」が，一般的な意味とは異なり，金属間化合物を含まないものと解釈されるべきことを根拠づける記載があるか否かにつき検討する。
(ア)本件特許の特許請求の範囲の記載をみると，請求項１において，熱処理前の熱処理用鋼板を被覆するものとして「亜鉛ベース合金」が特定され，また，請求項３において，「被膜を形成する…亜鉛ベース合金が５μｍ－３０μｍの範囲の厚みである」ことが記載されているのみであり，これらの「合金」に金属間化合物が含まれないことを示す特段の記載は認められない。
(イ)次に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみるに，本件審決は，段落【００１５】及び【００１６】の記載から，「合金」の被膜が，熱処理や熱間成形の温度上昇で，鋼と「合金化」して「化合物」を形成することが理解できるから，温度上昇の前後で「合金」と「化合物」は区別され，技術的に異なる意味と解されるとして，熱処理前の「合金」には金属間化合物は含まれない旨判断する。
しかしながら，熱処理前の「合金」と熱処理後に形成される「化合物」とが技術的に区別されるものであるとしても，そのことから直ちに，熱処理前の「合金」に金属間化合物が含まれないとの解釈が導き出されるものではない。
すなわち，熱処理用鋼板を被覆する熱処理前の「合金」の被膜が金属間化合物であるとしても，これを熱処理することにより鋼板中の鉄が被膜中に拡散し，鉄の濃度が変化することによって，熱処理前の金属間化合物とは異なる金属間化合物に変化し得ること（例えば，Ｚｎ－Ｆｅ系金属間化合物の場合，ζ相（ＦｅＺｎ１３），δ１相（ＦｅＺｎ７），Γ１相（Ｆｅ５Ｚｎ２１），Γ相（Ｆｅ   ３Ｚｎ１０）の順に変化すること（甲２，３，７１及び乙３））は，本件特許の優先日当時の技術常識である。そして，このような技術常識を前提とすれば，熱処理前の「合金」が金属間化合物であるとしても，これと熱処理後に形成される別の金属間化合物との区別は可能であるし，金属間化合物の被膜が別の金属間化合物に変化することをもって，「被膜は帯材の鋼と合金化した層を形成し，…形成された化合物は…」（本件明細書の段落【００１６】）と表現することも格別不自然とはいえない。
また，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載によれば，熱処理前の「亜鉛ベース合金」についてはその特性等に係る特定がされていないのに対し，熱処理後の「化合物」については，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する」という特性に関する特定がされているのであるから，この点からも，熱処理前の「合金」と熱処理後の「化合物」との区別は可能なものといえる。してみると，熱処理前の「合金」と熱処理後に形成される「化合物」とが技術的に区別されるものであるからといって，熱処理前の「合金」に金属間化合物が含まれないと解釈しなければならないとはいえない。なお，本件審決は，本件特許の出願人である脱退被告が，出願審査の過程において，熱処理前の「合金」と熱処理後の「金属間化合物」とが区別される旨を主張していたことも上記解釈の理由に挙げるが，そのようなことが，熱処理前の「合金」に金属間化合物が含まれないとの解釈に結びつくものでないことは，上記と同様である。


さらに，本件明細書の発明の詳細な説明のその他の記載をみても，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」を金属間化合物を含まないものと解釈すべきことを根拠づけるに足りる記載は認められない。ウ以上によれば，本件特許の特許請求の範囲の記載や本件明細書の記載に照らしても，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」について，金属間化合物を含まないものと解釈すべき特段の事情は認められないから，「合金」の意味は，一般的な意味に従って，金属間化合物を含むものと解するのが相当である。
(3)上記(2)によれば，本件特許の特許請求の範囲の「亜鉛ベース合金」における「合金」は，用語の一般的な意味と同様に，金属間化合物を含むもの，すなわち「固溶体，金属間化合物，あるいは金属相の混合物として２個以上の元素を含む金属生成物」を意味するものと解釈されるのであり，金属間化合物を含むものか，含まないものかが明確でないとはいえない。そうすると，本件審決の判断は，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」について，金属間化合物を含ないものとする点においてその解釈を誤るものではあるが，上記「合金」の意味が明確であり，本件特許に明確性要件違反の無効理由はないとした結論に誤りはないから，本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
３取消事由２（サポート要件及び実施可能要件についての判断の誤り）について(1)原告は，本件明細書の発明の詳細な説明には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に相当するものとして，実施例２における亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金被膜が記載されているだけであり，亜鉛を５０％以上含有し，残部がアルミニウム以外の任意の元素である合金被膜については何ら記載されておらず，このような合金被膜を熱処理した際に，どのような金属間化合物が生じるかは不明であり，また，亜鉛以外の成分いかんによって合金の特性は異なり，当該金属間化合物が「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保」し得るかも不明であるから，本件特許の特許請求の範囲の記載は，「亜鉛ベース合金」を「亜鉛アルミニウム合金(亜鉛含有率５０％以上)」と限定しない限り，サポート要件及び実施可能要件に違反するとして，これと異なる本件審決の判断の誤りを主張するので，以下検討する。
ア本件明細書の発明の詳細な説明には，前記１のとおり，鋼板の被膜処理を熱間成形や熱処理後の完成部品に対して行っていた従来技術の問題点（前記１(2)①ないし④）を解決するため，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度をもつようになるという，従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に，鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する，亜鉛－鉄ベース合金化合物又は亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これによって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機能の確保等の効果を奏することが記載されている。すなわち，本件明細書の発明の詳細な説明の記載においては，上記新たな知見に係る熱処理前の被膜について，「亜鉛または亜鉛合金の被膜」（段落【００１５】，【００１６】）とされ，また，【発明の実施の形態】においても，熱処理前の被膜については，「亜鉛または亜鉛ベース合金」(段落【０００７】)，「亜鉛または亜鉛ベースの合金」(段落【００１４】)，「亜鉛または亜鉛合金」（段落【００１７】）とされており，熱処理前の被膜である「亜鉛ベース合金」について，亜鉛以外の成分を特に限定する旨の記載はない（段落【００１９】には「圧延鋼板を例えば亜鉛または亜鉛－アルミニウム合金によって被覆し得る。」との記載があるが，その文言からみて，「亜鉛ベース合金」の例示として「亜鉛－アルミニウム合金」を挙げているにすぎない。）。また，段落【００２１】では，「亜鉛ベースの被膜は温度上昇に伴って処理温度に依存する種々の相を含む表面合金層に変態し，６００ＨＶ／１００ｇを上回る高い硬度をもつようになる。」と記載され，「亜鉛ベース」の被膜であれば，前記新たな知見のとおり，温度を上昇させたときに被膜が合金層を形成し，機械的強度をもつようになることが記載されている。してみると，これらの記載に接した当業者であれば，鋼板を被覆する熱処理前の被膜については，「亜鉛ベース合金」といえるもの，すなわち，亜鉛を５０％以上含有する合金であれば，上記新たな知見のとおり，熱処理によって機械的強度をもつ合金層を形成し，本件発明に係る上記課題を解決し得るものであることを理解するものといえる。
さらに，本件明細書の発明の詳細な説明には，実施例として，熱処理前の被膜を亜鉛被膜とする実施例１と当該被膜を亜鉛アルミニウム被膜とする実施例２が記載され，実施例１については，亜鉛被膜で被覆された鋼板に９５０℃の熱処理を行うことにより，表面及び断面の被膜が均質な構造及び組織を維持し，Ｆｅ－Ｚｎ合金が形成されること，当該被膜が腐食防止及び脱炭防止の機能に加えて，成形処理中に潤滑剤の機能を果たすこと，塩水噴霧による腐食試験においても，塩水噴霧に対して十分に耐性であることが記載され(段落【００２９】ないし【００３５】)，実施例２については，５０－５５％のアルミニウムと４５－５０％の亜鉛からなる亜鉛アルミニウム被膜で被覆された鋼板に熱処理を行うことにより，亜鉛とアルミニウムと鉄が合金化して密着性の均質な亜鉛－アルミニウム－鉄被膜が形成されること，当該被膜が，前同様の腐食試験において極めて優れた腐食防止効果を示したことが記載されている(段落【００３６】ないし【００３８】)。しかるところ，上記実施例２の亜鉛アルミニウム被膜のうち，５０％のアルミニウムと５０％の亜鉛からなるものは，「亜鉛ベース合金」に相当するものであるから，上記実施例２の記載に接した当業者であれば，「亜鉛ベース合金」の具体例である上記亜鉛アルミニウム被膜で被覆した鋼板に熱処理を行うことにより，亜鉛－アルミニウム－鉄合金の被膜が形成され，当該被膜が腐食防止等の効果を奏し，本件発明に係る課題を解決し得ることが実例によって確認されることを認識し，ひいては，上記【発明の実施の形態】等の記載に基づく熱処理前の「亜鉛ベース合金」に関する理解が裏付けられるものと認識するというべきであって，熱処理前の被膜について，実施例２に示された亜鉛アルミニウム被膜でなければ，本件発明に係る課題を解決し得ないとの理解をするものではないというべきである。


イこれに対し，原告は，本件明細書の発明の詳細な説明には，「亜鉛ベース合金」に相当するものとして，実施例２における亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金被膜以外の「亜鉛ベース合金」の被膜についての記載はなく，これを熱処理した際にどのような金属間化合物が生じるか，また，当該金属間化合物が「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保」し得るかは不明である旨主張する。
しかし，本件発明における「亜鉛ベース合金」は，熱処理用鋼板を被覆するものであるから，このような被覆材において，亜鉛との合金をなす成分として用いられる元素は，自ずから限られるものといえる。そして，当業者が本件発明における「亜鉛ベース合金」として想起するのは，このような元素と亜鉛との合金であると考えられるところ，本件特許の優先日前の公知文献の記載によると，５０％以上の亜鉛と他の元素の合金からなる鋼の被覆材として，亜鉛－鉄めっき（甲４５の「Ｚｎ－１０％Ｆｅ」及び「Ｚｎ－１５％Ｆｅ」），亜鉛－ニッケルめっき（甲４５の「Ｚｎ－１０～１３％Ｎｉ」），亜鉛－アルミニウムめっき（甲４５の「Ｚｎ－５％Ａｌ」）や，亜鉛を主成分とし，鉄，ニッケル，アルミニウム，マンガン，クロム，チタン，マグネシウムといった合金元素を含むめっき（甲４６の段落【０００７】）が存在することは，本件特許の優先日当時の技術常識であったと認められるから，当業者であれば，上記「亜鉛ベース合金」の被膜として，これらの合金めっきを当然に想起するものといえる（なお，原告は，本件特許の特許請求の範囲における「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」が含まれないとする本件審決の解釈を前提とした上で，上記甲４５及び４６には，金属間化合物ではない亜鉛－ニッケルめっき等は記載されていないから，これらの文献から「亜鉛ベース合金」に相当する亜鉛－ニッケルめっき等が存在するというのは誤りである旨主張するが，前記２で述べたとおり，「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」が含まれないとする解釈自体が誤りであるから，原告の上記主張は，その前提において採用できない。）。
他方，本件優先日当時の公知文献によれば，本件発明に係る熱処理後の被膜である「亜鉛－鉄ベース合金化合物」に相当するものとして，亜鉛－鉄合金化合物（甲２及び３）や亜鉛－鉄－ニッケル合金化合物（甲５６及び５７）の存在が知られ，同じく「亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物」に相当するものとして，鉄－亜鉛－アルミニウム－ニッケル合金化合物（甲５９）の存在が知られていたことが認められるから，これらの存在を知る本件優先日当時の当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，従来の定説と違って，被膜が鋼板の鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度をもつようになる」との知見に接すれば，例えば，上記亜鉛－鉄めっきで被覆した鋼板に熱処理を行えば，被膜と鋼板の鋼とが合金化し，亜鉛－鉄合金化合物の層が形成されて機械的強度をもつようになり，本件発明に係る課題を解決し得ると合理的に期待し得ることを理解するものといえる。また，同様に，当業者は，亜鉛－ニッケルめっきからは，亜鉛－鉄－ニッケル合金化合物が，亜鉛を主成分とし，マンガン等の合金元素を含む合金めっきからは，鉄－亜鉛とマンガン等からなる合金化合物が形成されて，それぞれ機械的強度をもつようになり，本件発明に係る課題を解決し得ることを理解するものといえる。
この点，原告は，亜鉛以外の成分いかんによって合金の特性は異なるから，亜鉛を５０％以上含有し，残部がアルミニウム以外の任意の元素である合金から形成された金属間化合物が「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保」し得るかは不明である旨主張する。しかし，本件特許の特許請求の範囲請求項１では，「成形された部品を製造する方法」として，「亜鉛または亜鉛ベース合金で被覆された圧延熱処理用鋼板」に熱処理を行うことにより，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する，亜鉛－鉄ベース合金化合物および亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化合物」を「熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる」ことが，発明特定事項とされているのであるから，上記「亜鉛ベース合金」とは，亜鉛を５０％以上含有し，残部が任意の元素であるあらゆる合金を含むものではなく，熱処理によって，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する」，「亜鉛－鉄ベース合金化合物」や「亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物」を形成するような亜鉛と他の元素との組み合わせに係る合金に限られるものといえる。そして，そのような合金として，「亜鉛－鉄めっき」や「亜鉛－ニッケルめっき」等が想起し得ることは，上記のとおりである。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に，熱処理前の「亜鉛ベース合金」の具体例として亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金被膜しか記載されていないとしても，当業者であれば，本件特許の優先日当時の技術常識と本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，上記以外の「亜鉛ベース合金」の被膜をも想起し，これらの被膜を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決できることを理解し得るものといえるから，原告の上記主張は理由がない。
ウ以上の次第であるから，本件特許の特許請求の範囲における熱処理前の「亜鉛ベース合金」について，亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金以外の場合がサポートされていない旨の原告の主張は理由がない。


また，本件明細書の発明の詳細な説明について，本件発明の「亜鉛べース合金」が亜鉛５０％，アルミニウム５０％の亜鉛アルミニウム合金以外の場合について，当事者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえない旨の原告の主張も同様に理由がない。(2)さらに，原告は，本件特許の特許請求の範囲における「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」が含まれると解釈することを前提とした上で，本件明細書の発明の詳細な説明には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」被膜が金属間化合物である場合が記載されていないことを理由として，本件特許にはサポート要件違反及び実施可能要件違反がある旨を主張する。しかし，特許無効審判における審決の取消訴訟においては，審判手続において審理判断されなかった無効原因は，審決を違法とする理由として主張することができないものというべきところ，上記の理由によるサポート要件違反及び実施可能要件違反は，本件の審判手続において，具体的に主張されておらず，審理判断されていない無効理由であると認められる。すなわち，本件審決の理由（別紙審決書写し参照）によれば，本件の審判手続において，審判請求人である原告が「亜鉛ベース合金」の記載に関わるサポート要件違反の無効理由として具体的に主張しているものと理解できるのは，①「亜鉛ベース合金」という記載では，どのような成分の合金が含まれるのか全く明らかでなく，「亜鉛ベース合金」から「亜鉛－鉄ベース合金化合物」を生じさせることは，発明の詳細な説明に記載されていない旨（本件審決の１７頁），②「亜鉛ベース合金」は，様々な亜鉛合金を含むものであるが，発明の詳細な説明には，「亜鉛－アルミニウム合金」からなる「亜鉛ベース合金」しか記載されていないから，発明の詳細な説明にサポートされていない旨（同１７頁）及び③実施例２に記載された「５０－５５％のアルミニウムと４５－５０％の亜鉛」とからなる被膜は，アルミニウムベース合金であり，亜鉛ベース合金とはいえないから，「亜鉛ベース合金」の実施例はない旨（同１８頁）の各主張であり（本件の審判手続において原告が主張した無効理由が本件審決の理由に記載のとおりのものであることは，原告が自認するところである。），いずれも，本件特許の特許請求の範囲における「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」が含まれるとする解釈を前提とした上で，本件明細書の発明の詳細な説明に，熱処理前の「亜鉛ベース合金」被膜が金属間化合物である場合が記載されていないことを理由とするサポート要件違反を具体的に主張するものではない。
同様に，本件の審判手続において，原告が「亜鉛ベース合金」の記載に関わる実施可能要件違反の無効理由として具体的に主張しているものと理解できるのは，「亜鉛ベース合金」がアルミニウム以外の合金成分を含む場合，どの程度の合金成分を含む「亜鉛ベース合金」を，どのような組成の鋼板に被覆し，どのような熱処理条件を採用すれば，どのような合金化合物が生じるのか，発明の詳細な説明には全く記載されておらず，本件明細書の記載からは，鉄，ニッケル，クロム，さらには，アルミニウムとマグネシウム等を含む亜鉛ベース合金から，熱処理により「亜鉛－鉄ベース合金化合物」が形成されることを，当業者が容易に理解できるとはいえない旨（本件審決の３０頁）の主張であり，本件特許の特許請求の範囲における「亜鉛ベース合金」に「金属間化合物」が含まれるとする解釈を前提とした上で，本件明細書の発明の詳細な説明に，熱処理前の「亜鉛ベース合金」被膜が金属間化合物である場合が記載されていないことを理由とする実施可能要件違反を具体的に主張するものではない。
以上のとおり，原告が，本件において，取消事由２の一部とする前記主張は，原告が，本件の審判手続において無効理由として具体的に主張したものではなく，本件審決もこれについて判断しているものではないから，この点を本件審決の取消事由とする原告の主張は失当というべきである（本件審決が，合金には金属間化合物は含まれないという前提に立って審理判断をしたため，審判手続においては，この点に関する審理判断の余地が全くなかったという本件の経緯を考慮すると，この点は，改めて無効審判において審理判断されるべき事項というべきである。）。
(3)以上によれば，原告主張の取消事由２は理由がない。４取消事由３（甲１８発明に基づく進歩性判断の誤り）について
(1)甲１８公報の記載
ア甲１８公報には，次のような記載がある。
(ア)特許請求の範囲
ａ請求項１
下記重量組成を有する熱間圧延後に冷間圧延が可能な，熱処理後に極めて高い機械強度を有し，アルミニウム被覆材が高い耐食性を保証
する被覆鋼板：
０．１５％＜炭素＜０．５％
０．５％＜マンガン＜３％
０．１％＜珪素＜０．５％
０．０１％＜クロム＜１％
チタン＜０．２％
アルミニウム＜０．１％
リン＜０．１％
硫黄＜０．０５％
０．０００５％＜ホウ素＜０．０８％
残部は鉄と製造に起因する不純物。
ｂ請求項４
被覆用金属浴が重量組成％で９～１０％の珪素，２～３．５％の鉄を含み，残部がアルミニウムである請求項１に記載の被覆鋼板。
(イ)発明が属する技術分野
本発明は熱処理後の耐久性が極めて高い熱間圧延および冷間圧延被覆鋼板に関するものである（段落【０００１】）。
(ウ)発明が解決しようとする課題
本発明の目的は，優れた耐食性，塗装性および接着性を維持した状態で，最終製品に熱処理を施したのちに１０００ＭＰａ以上の機械強度を有し，しかも，高い耐衝撃特性，耐疲労特性，耐摩損特性および耐摩耗特性を有する，成形可能な所望厚さを有する熱間圧延または冷間圧延被覆鋼板を提供することにある（段落【０００４】）。
(エ)課題を解決するための手段
本発明の対象は下記重量組成を有する，熱処理後に極めて高い機械強度を有し，アルミニウムを主成分とした被覆材が高い耐食性を保証する，熱間圧延後に冷間圧延が可能な被覆鋼板にある。
０．１５％＜炭素＜０．５％
０．５％＜マンガン＜３％
０．１％＜珪素＜０．５％
０．０１％＜クロム＜１％
チタン＜０．２％
アルミニウム＜０．１％
リン＜０．１％
硫黄＜０．０５％
０．０００５％＜ホウ素＜０．０８％
残部は鉄と製造に起因する不純物（段落【０００５】）
(オ)発明の実施の形態


ａ本発明では一連の熱間圧延（場合によっては冷間圧延）によって得られた鋼板を，必要に応じて再度冷間圧延して所望最終厚さにした後，アルミニウムをベースとする被覆材，例えば８～１１％の珪素，２～４％の鉄を含むアルミニウム浴中でアニール被覆（revetue   autrempe）する。得られた鋼板は熱処理後に高い機械強度を有し，高い耐食性と良好な塗装性および接着性を有する。
被覆材は冷間および熱間での腐食からベース鋼板を保護する役目をする。本発明鋼板の出荷状態での機械強度は種々の成形，特に深絞りが可能なものである。熱間成形加工時または成形後に行う熱処理によって高い機械特性を得ることができ，機械強度は１５００ＭＰａ以上，降伏応力は１２００ＭＰａ以上になる。最終的な機械特性は鋼の炭素含有率および熱処理に依存する。最終製品の熱処理時または熱間成形加工時に，被覆材は摩損，磨耗，疲労，衝撃および腐食に対する極めて高い抵抗性と，良好な耐食性，塗装性および接着性を有する層を形成する。
本発明では，下記重量組成：
０．１５％＜炭素＜０．５％
０．５％＜マンガン＜３％
０．１％＜珪素＜０．５％
０．０１％＜クロム＜１％
チタン＜０．２％
アルミニウム＜０．１％
リン＜０．１％
硫黄＜０．０５％
０．０００５％＜ホウ素＜０．０８％
残部は鉄と製造に起因する不純物
を有する鋼を熱間圧延（必要に応じて冷間圧延）して所望厚さに鋼板を製造し，次いでこの鋼板を酸洗した後，８～１１％の珪素と２～４％の鉄とを含むアルミニウム浴中，２～４％の鉄を含むアルミニウム浴中，好ましくは９～１０％の珪素と２～３．５％の鉄とを含むアルミニウム浴中でアニール被覆する。（段落【０００９】ないし【００１１】）
ｂ本発明の一つの実施例では，アルミニウム比率が約９０％のアルミニウム合金浴中で焼入れする鋼板の被覆で，被覆層は鋼表面と接触する第１合金層を構成する。この層は鋼板の表面と直接接触しており，鉄と強い合金を作る。この第１層の上には約９０％のアルミニウムを含む第２被覆層を形成する。この第２被覆層は浴の組成に応じて珪素および少量の鉄を含む。
部品製造時に鋼板を成形する際に第１合金層に亀裂が生じることがある。本発明では，部品を成形後，被覆材の温度を５℃/秒以上，場合によっては６００℃/秒以上の速度で上昇させる。この温度上昇によってアルミニウムが急速に再融合し，部品の成形操作で生じた亀裂が塞がれる。本発明の他の利点は被覆材中の鉄の拡散が高温で開始し，従って，被覆材と鋼板の鋼との間に良好な凝集力が得られる点にある。本発明の他の態様では，熱処理を大きく変形させた部分に局部的に行う。
本発明鋼板は出荷時に厚さが０．２５ｍｍ～１５ｍｍであり，リール状態またはシート状態であり，良好な成形性，耐食性，塗装性および接着性とを有している。この被覆鋼板は出荷時，成形中，熱処理中および最終製品の使用中に高い耐食性を示す。熱処理後には高い機械強度が得られ，この強度は１５００ＭＰａ以上になることもある。被覆が存在することによって部品の熱処理時にベース金属の脱炭および酸化を完全に防止できる。これは熱間成形加工の場合に明らかな利点である。さらに，被覆処理した部品の加熱に脱炭防止用に雰囲気制御したオーブンを必要としない。
この鋼板の金属の熱処理はオーブン中でオーステナイト変態開始点の温度Ａｃ１，例えば７５０℃から１２００℃の間の温度に加熱して行う。加熱時間は希望温度と部品の鋼板の厚さに依存する。鋼板組成は熱処理時に粒子が増加するのを制限するように最適化する。目標とする組織が完全なマルテンサイトの場合は，維持温度はオーステナイト形成の終了温度Ａｃ３，例えば８４０℃以上にしなければならない。温度維持後は目標とする最終組織に合わせて冷却しなければならない。下記実施例の組成を有する完全なマルテンサイト組織の鋼の場合には，鋼板厚さが約１ｍｍで，９００℃で５分間オーステナイト化するために冷却速度を２７℃/秒の焼入れ臨界速度以上にしなければならない。
（段落【００１２】～【００１５】）
ｃ熱処理のパラメータの変調は，所定の組成物を用いて，目標となる厚さに応じて熱間鋼板および冷間鋼板で各種レベルの抵抗を達成することができる。熱処理時に，例えばアルミニウムをベースとする被覆材は鉄合金に変態し，熱処理に依存する各種の相を含み，６００ＨＶ１００ｇを超えうる高い硬度を有する。
以下，本発明の実施例を示す。０．２１％の炭素と，１．１４％のマンガンと，０．０２０％のリンと，０．００３８％の硫黄と，０．２５％の珪素と，０．０４０％のアルミニウムと，０．００９％の銅と，０．０２０％のニッケルと，０．１８％のクロムと，０．００４０％の窒素と，０．０３２％のチタンと，０．００３％のホウ素と，０．００５０％のカルシウムとを含む本発明鋼板を厚さが約２０μｍのアルミニウムベースの層で被覆する。下記の表は各種熱処理後での本発明鋼板の最大強度の例を示している。
熱処理       Ｒｍ（ＭＰａ）
８５０℃／５分        １６９５
９００℃／５分        １６７５
９５０℃／５分        １６６５
（段落【００１７】～【００１９】）
イ以上によれば，甲１８公報には，本件審決が認定するとおりの甲１８発明（前記第２の３(2)ア）が記載されているものと認められる。
(2)甲２ないし４の記載事項
ア甲２（平成１１年９月１７日発行の「第１００回講演大会    講演要旨集」に掲載された「自動車用表面処理鋼板の最近の動向」と題する論稿）には，次のような記載がある。
「３．１合金化溶融亜鉛めっき鋼板（ＧＡ）


…電気めっきに比べて溶融めっきは厚めっきが低コストで得られ，中でもＧＡはプレス成形性，スポット溶接性，塗装耐食性などのバランスが優れることから，ボディ用防錆鋼板として広く使用されるに至った。ＧＡは溶融亜鉛めっき後に高温に加熱してＺｎとＦｅとを相互拡散させてめっき中の平均Ｆｅ濃度を１０ｍａｓｓ％程度としたもので，鋼板側からΓ相（Ｆｅ３Ｚｎ１０），δ１相（ＦｅＺｎ７），ζ相（ＦｅＺｎ１３）の各金属間化合物で構成されるめっきである。」（２６０頁下から９行～２６１頁１行）
イ甲３（特開平３－２４９１６２号公報）には，次のような記載がある。(ア)「合金化溶融亜鉛めっき鋼板は亜鉛めっき鋼板の持つ優れた耐食性と共に，塗装性，塗料密着性及び溶接性等を兼ね備えることから，自動車や家電製品等に広く利用されている。合金化溶融亜鉛めっき鋼板の一般的な製造方法としては，…４６０℃程度に加熱された亜鉛浴中に浸漬することにより亜鉛めっきを行い，亜鉛の付着量を制御した後５５０℃乃至６５０℃まで再加熱して合金化熱処理を施す方法が知られている。このような合金化溶融亜鉛めっき鋼板の殆どは，成形加工を受けて目的の用途に供されるが，プレス成形に際しては，他の薄板と同様，摺動特性が要求される。」（１枚目右欄）
(イ)「前記の合金化熱処理を受けると，鋼板と亜鉛層との間には合金化反応が進行し，ζ相（ＦｅＺｎ１３），δ１相（ＦｅＺｎ７），Γ１相（Ｆｅ５Ｚｎ２１）或いはΓ相（Ｆｅ３Ｚｎ１０）と呼ばれるＦｅ－Ｚｎ系合金層が順次形成される。」（２枚目左上欄）
(ウ)「Ｆｅ－Ｚｎ合金皮膜は，…一般にζ相，δ１相，Γ１相若しくはΓ相から構成されるが，δ１相単独若しくはδ１相と厚さ１μｍ以下のΓ１相から成り立っていると，皮膜表面には軟質で摩擦係数の大きなζ相が存在しないので，摺動特性を低下させることが無い。」（２枚目右下欄～３枚目左上欄）
ウ甲４（平成７年（１９９５年）発行の「表面設計基礎講座（第Ⅳ講）溶融めっき」と題する文献）には，次のような記載がある。(ア)「３．５．３    合金化処理製品（合金化溶融亜鉛めっき鋼板）合金化溶融亜鉛めっき鋼板はめっき浴から引き上げられたストリップを…めっき浴直上に設けた加熱炉（合金化炉）内を通過させることによって，めっき層全体をＺｎ－Ｆｅ合金とした製品である。…微細な凹凸を有する表面形態であるため塗膜密着性がよく，塗装下地鋼板としての耐食性にも優れている。また，表面がＺｎ－Ｆｅ合金であるので冷延鋼板に近い溶接性が得られる。これらの総合的な特性は，Ｚｎ－Ｆｅ合金層中のＦｅ含有率が９～１１ｍａｓｓ％すなわち…δ１相に相当する範囲が最もよいので，この組成になるように合金化処理条件などが設定される。」（３０５頁右欄～３０６頁左欄）
(イ)「５．１    溶融亜鉛めっき鋼板
亜鉛めっき鋼板が耐食性材料として用いられるのは，亜鉛の犠牲防食作用により鉄が保護されることと，大気中での腐食により亜鉛めっきの表面に生成した塩基性炭酸亜鉛がその後のめっき層の腐食を遅らせる作用を有し，環境に応じて…長期間の耐久性を示すためである。」（３０６頁右欄）
(ウ)「５．２    合金化溶融亜鉛めっき鋼板
合金化溶融亜鉛めっき鋼板は前述したように塗膜密着性，塗装下地鋼板としての耐食性や溶接性に優れている。さらに，合金化処理技術や製鋼技術の進歩によって合金化溶融亜鉛めっき鋼板でも冷延鋼板なみの加工特性が得られるようになり，自動車車体用防錆鋼板をはじめとして家電製品や建材として広く適用されている。」（３０７頁左欄）
(エ)「５．３    溶融アルミニウムめっき鋼板
溶融アルミニウムめっき鋼板は７００℃程度まで優れた耐熱性を有する。これは，加熱時にアルミニウムめっき層と鋼素地との相互拡散により生成するＡｌ－Ｆｅ合金層が熱的に安定で，良好な耐酸化性を有することによる。」（３０７頁左欄）
(オ)「５．４    溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板の耐食性，耐候性向上を目的として開発されたのが亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板であり，その成分により５５ｍａｓｓ％Ａｌと５ｍａｓｓ％Ａｌに大別される。
５．４．１５５％Ａｌ－１．６％Ｓｉ－Ｚｎ合金めっき鋼板ガルバリウムの商品名で知られるこの合金めっき鋼板は，亜鉛の犠牲防食作用とアルミニウムの不働態化作用による優れた耐食性と，白い金属光沢のあるスパングル模様が特徴である。この合金めっき鋼板は…大気腐食環境下において，同じめっき厚さの亜鉛めっき鋼板の２～６倍の耐食性があり，塗装後耐食性も良好である。…
５．４．２５％Ａｌ－Ｚｎ合金めっき鋼板
約５ｍａｓｓ％のＡｌを含む合金めっき鋼板は，ＩＬＺＲＯによりガルファンと名付けられている。この合金めっき鋼板の大気環境下での耐食性は，…暴露年数とともに腐食速度が小さくなり，その腐食量は放物線則に近い傾向を示す。そして，暴露７年後では溶融亜鉛めっき鋼板の約半分の腐食量となっている。」（３０７頁右欄～３０８頁左欄）エ以上によれば，本件特許の優先日前の公知文献である甲２ないし４には，溶融亜鉛めっきで被覆された鋼板を加熱することにより，当該めっき層を亜鉛－鉄金属間化合物とし，塗膜密着性，耐食性，溶接性等に優れた鋼板を得る技術が開示されていることが認められる。
(3)相違点１に係る容易想到性について
ア原告は，相違点１（前記第２の３(2)ウ(ア)）に係る本件発明１の構成について，甲１８発明における「アルミニウムをベースとする被覆材」に代えて甲２ないし４に示される亜鉛めっきを採用し，「アルミニウムをベースとする被覆材を鉄合金に変態させる」ことに代えて亜鉛－鉄ベース合金化合物を形成させようと試みるための動機に欠けるなどとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。


しかしながら，甲１８公報の記載によれば，同公報に係る発明は，「優れた耐食性，塗装性および接着性を維持した状態で，最終製品に熱処理を施したのちに１０００ＭＰａ以上の機械強度を有し，しかも，高い耐衝撃特性，耐疲労特性，耐摩損特性および耐摩耗特性を有する，成形可能な所望厚さを有する熱間圧延または冷間圧延被覆鋼板を提供すること」を解決課題とし（段落【０００４】），その解決手段として，所定の重量組成を有する，「熱処理後に極めて高い機械強度を有し，アルミニウムを主成分とした被覆材が高い耐食性を保証する，熱間圧延後に冷間圧延が可能な被覆鋼板」の構成を採用するものであるから，甲１８発明において，「アルミニウムをベースとする被覆材」を用いることは，優れた耐食性の維持という発明の解決課題に関わる特徴的部分をなす構成ということができる。してみると，このような甲１８発明において，「アルミニウムをベースとする被覆材」を他の金属元素をベースとする被覆材，例えば「亜鉛または亜鉛ベース合金」にあえて置き換えようとすることは，考え難いことといえる。
また，前記(2)のとおり，甲２ないし４には，溶融亜鉛めっきで被覆された鋼板を加熱することにより，当該めっき層を亜鉛－鉄金属間化合物とする技術が記載されているが，いずれにおいても，溶融亜鉛めっきに甲１８発明のような「８５０℃～９５０℃の高温」を作用させて金属間化合物を形成することは記載されておらず，これを示唆する記載もない（例えば，甲３では，５５０℃乃至６５０℃まで加熱して合金化熱処理を施すことが記載されているにすぎない。）。
加えて，本件明細書の従来技術に係る「これまでは，金属表面に付着させた亜鉛被膜は，亜鉛の融点を上回る温度に加熱されると，溶融し流動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，更に，急冷中に被膜が劣化すると考えられてきた。」（段落【０００２】）との記載のほか，特開２０１０－９０４６４号公報（甲３５）における「熱間プレス成形時には鋼板はＡ３変態点以上（約９００℃以上）の加熱を受ける。この場合，Ｚｎの融点は４１８℃，沸点は９０７℃であることから，亜鉛系めっき鋼板の場合は，鋼板上のＺｎめっきが蒸発することが予想され，その結果，鋼板素地が酸化されることになる。」との記載からすれば，本件特許の優先日当時の当業者の間では，溶融亜鉛めっきの被膜に９００℃程度の高温を作用させることは不適切なこととして認識されていたものということができるから，鋼板に８５０℃～９５０℃の高温を作用させる甲１８発明において，溶融亜鉛めっきの被覆材を採用することには，阻害要因があるものというべきである。
以上によれば，本件特許の優先日当時の当業者が，甲１８発明における「アルミニウムをベースとする被覆材」に代えて甲２ないし４に示された溶融亜鉛めっきを採用した上で，「アルミニウムをベースとする被覆材を鉄合金に変態させる」ことに代えて亜鉛－鉄ベース合金化合物を形成させようとすることにはその動機づけが認められず，かえって阻害要因があるものといえるから，相違点１に係る本件発明１の構成は，甲１８発明及び甲２ないし４の記載に基づいて当業者が容易に想到できたものとはいえない。
イまた，原告は，甲１８発明の「アルミニウムをベースとする被覆材」として，従来既知の「アルミニウム５５％－亜鉛４５％」のめっきを用いること，更には本件発明１の「亜鉛ベース合金」に該当する「アルミニウム５０％－亜鉛５０％」のめっきを用いることは，当業者が容易に想到し得たことである旨主張する。
しかし，甲１８公報の記載をみても，「アルミニウムをベースとする被覆材」におけるアルミニウム以外の成分については，８～１１％の珪素と２～４％の鉄を含むものや２～４％の鉄を含むものが記載されている（段落【００１１】等）のみであり，亜鉛については何らの記載や示唆はなく，また，アルミニウム以外の成分をアルミニウムと同程度（４５～５０％）まで含ませることについても何ら記載や示唆はない。
加えて，上記アのとおり，本件特許の優先日当時の当業者の間で，溶融亜鉛めっきの被膜に９００℃程度の高温を作用させることが不適切なこととして認識されていた事実に照らせば，鋼板に８５０℃～９５０℃の高温を作用させる甲１８発明において，「アルミニウムをベースとする被覆材」として，多量の亜鉛を含む「アルミニウム５５％－亜鉛４５％」のめっきや「アルミニウム５０％－亜鉛５０％」のめっきをあえて用いることは，考え難いことといえる（本件発明１において，「亜鉛または亜鉛ベース合金」の被膜が用いられているのは，「亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，従来の定説と違って，被膜が鋼板の鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度をもつようになる」という新たな知見が得られたことに基づくものであるから，このような知見を前提としない本件特許の優先日当時の当業者が，甲１８発明において多量の亜鉛を含む被覆材を用いることは考え難いことである。）。
以上によれば，「アルミニウム５５％－亜鉛４５％」のめっきが従来既知のものであったとしても，甲１８発明において，「アルミニウムをベースとする被覆材」として，当該めっきや「アルミニウム５０％－亜鉛５０％」のめっきを用いることが，本件特許の優先日当時の当業者に容易に想到し得たことであるとはいえない。
したがって，原告の上記主張も理由がない。
ウ以上の次第であるから，本件審決の相違点１に係る容易想到性の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
５結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。
よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官          鶴岡稔   彦
裁判官      大西勝   滋
裁判官      杉浦正   樹


平成３１年１月３１日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００３９号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第２９３２０号）
口頭弁論終結日平成３０年１１月１２日
判                決
控訴人・被控訴人（一審被告。以下「一審被告」という。）
シーピ   ー化成   株式会   社
同訴訟   代理人   弁護士          塩月秀平同                              森﨑博之同                              長坂   省同                              上   野   さやか同                              幸同訴訟   代理人   弁理士          深澤拓司
同                 栗原   弘
被控訴人・控訴人（一審原告。以下「一審原告」という。）
株式会   社エフ   ピコ
同訴訟   代理人   弁護士          三村量一同                              東崎賢治
同                 近藤正篤
同                              面山   結
主         文
１本件各控訴を棄却する。
２各控訴費用は，各控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１一審被告
(1)原判決のうち一審被告敗訴部分を取り消す。(2)一審原告の請求をいずれも棄却する。
２一審原告
原判決を次のとおり変更する。
(1)一審被告は，原判決別紙被告製品目録記載１から７までの各品番欄の包装用容器並びに同目録記載１から４まで及び６の各蓋名欄の包装用容器の蓋を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
(2)一審被告は，その占有する原判決別紙被告製品目録記載１から７までの各品番欄の包装用容器並びに同目録記載１から４まで及び６の各蓋名欄の包装用容器の蓋，並びに，それらの製造用金型を廃棄せよ。
(3)一審被告は，一審原告に対し，●●●●●●●●●●●●及びこれに対する平成２８年９月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。第２事案の概要（以下，用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほかは，原判決に従い，原判決に「原告」とあるのを「一審原告」に，「被告」とあるのを「一審被告」に，「当庁」とあるのを「東京地方裁判所」に，適宜読み替える。また，原判決の引用部分の「別紙」をすべて「原判決別紙」と改める。）
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「容器」とする発明についての本件特許権（特許第５３０５６９３号）の特許権者である一審原告が，一審被告が業として製造，販売，販売の申出をする被告製品（原判決別紙被告製品目録記載の製品）が本件発明１及び２の技術的範囲に属するとして，一審被告に対し，①本件特許権に基づき，被告製品の製造，販売，販売の申出の差止め（特許法１００条１項），②本件特許権に基づき，被告製品及びその製造用金型の廃棄（特許法１００条２項），③本件特許権の侵害による不法行為（民法７０９条）に基づく損害賠償として，７億５９００万円（特許法１０２条２項に基づき６億９０００万円，弁護士費用として６９００万円）及びこれに対する不法行為の日の後（訴状送達の日の翌日）である平成２８年９月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお，一審原告は，原審の第７回弁論準備手続期日（平成２９年１１月８日）において陳述した平成２９年１０月３１日付け原告第９準備書面において，特許法１０２条２項に基づく損害額の主張を撤回し，特許法１０２条３項に基づき，損害額を●●●●●●●●●●●●●（被告製品の総売上額●●●●●●●●●●●●●×実施料率１０％）と主張した。
原判決は，①被告製品の製造販売は，本件特許権の侵害行為であり，一審被告が被告製品の製造等によって本件特許権を侵害するおそれがあるとして，被告製品の製造，販売，販売の申出の差止請求を認容し，②一審被告は，被告製品及びその製造用金型を占有していないから，被告製品等の廃棄請求は理由がないとして，棄却し，③一審原告の一審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求については，平成２５年７月から平成２９年２月までの被告製品の総売上高●●●●●●●●●●●●●の●●に当たる１６９４万４２１７円及び弁護士費用１７０万円の合計１８６４万４２１７円並びにこれに対する不法行為後である平成２８年９月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その余の請求を棄却したため，一審原告及び一審被告は，これを不服として本件控訴を提起した。
なお，一審原告は，③については，特許法１０２条３項に基づく損害額●●●●●●●●●●●●及び弁護士費用●●●●●●●●●●の合計●●●●●●●●●●●●及びこれに対する平成２８年９月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金に満たない範囲で，本件控訴を提起した。
２前提事実
原判決「事実及び理由」の第２の２（３頁１０行目～６頁１１行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
ただし，原判決６頁１行目の「変更したこと」の後に「等」を，同頁７行目の「判決」の前に「第一審」を，それぞれ加える。
３争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり，当審における主張を追加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３及び４（６頁１２行目～３０頁８行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。


ただし，原判決８頁２４行目の「始め」を「はじめ」に，１５頁６行目及び１３行目の「乙１９発明の１」を「乙１９の１発明」に，それぞれ改め，１６頁２３行目の「，一部のものは本件出願日前に公開され」を削除し，１７頁１３行目の「２６」を「２５」に，２１頁２０行目の「乙２０発明の１」を「乙２０の１発明」に，それぞれ改め，２２頁２０行目の「各」を削除し，２７頁１３行目の「提出された」を削除し，同行目～１４行目の「その他の疎明資料は信用できないし」を「(乙２)及び納品書（乙３）は，一審被告の保有する金型の全てが改造されたことの証明とはなり得ない。一審被告は，平成２７年７月までに金型の改修を終え」に，同頁１５行目の「という主張」を「こと」に，それぞれ改め，同頁１６行目の「，提出」，同頁１７行目の「本件仮処分命令に加え，」を，それぞれ削除し，同頁１８行目の「事案が類似」を「事案の類型が共通」に，同頁１９行目の「被告製品」を「その対象製品」に，同頁２０行目の「行う一方で」を「行った後も」に，同頁２１行目の「自認しており，一審被告が被告製品の製造販売を行う可能性が高い」を「自認している」に，それぞれ改め，同頁２４行目の「第１審終了後に」の後に「一審被告が」を，同行目の「製造販売」の後に「等」を，それぞれ加え，同行目の「を否定できない」を「が存在する」に改め，同頁２５行目の「製造販売」の後に「等」を加え，２８頁２行目の「フランジの端縁に旧金型（」を「旧金型（フランジの端縁に」に，同頁１９行目の「前記(3)（原告の主張）のとおり，」を「一審被告が平成２７年７月までに金型全てを」に，それぞれ改め，同頁２０行目の「被告製品の形状を」を削除し，同行目～２１行目の「被告の主張は信用できない」を「事実は存在しない」に，同頁２３行目の「が」を「ところ」に，同頁２５行目の「料率」を「両立」に，２９頁１行目の「称して」を「名付けて」に，それぞれ改め，同頁４行目の「以上のことに加え，」を削除し，同頁５行目の「同様に通常の」を「同額の」に，同頁７行目の「同項に関する」を「本件において相当な」に，それぞれ改め，同頁８行目の「特許法」の前に「本件における」を加え，同頁１２行目の「本件特許権の侵害」を「一審被告の特許権侵害」に改める。（当審における当事者の主張）
１一審被告
(1)争点(1)（被告製品の本件発明１及び２の構成要件充足性）について
ア本件発明１及び２の技術的意義
本件発明１及び２の技術的意義について，①「容器の突出部の端縁部の形状について，上面に他の部分との厚みの差を付けて凹凸形状を形成するという形状とすることで端縁部での怪我を防止するとの課題を解決」すること，及び，②「端縁部につき上記の端縁部の形状とすることに加えて下面を平坦にすることで，蓋の強固な止着を実現するという課題を解決」することと捉えるのは，いずれも誤りである。本件発明１及び２は，「端縁部の上面側」に「凹凸形状」を形成することを規定しているのであり，端縁部の上面そのものの形状について規定しているのではない。端縁部の上面側に凹凸形状を形成することは，発泡積層シートの熱可塑性樹脂フィルム部分が切断時に外側に突出することにより指等を裂傷する虞があることを解決課題とする本件発明１及び２において，単に発泡積層シートの上面側を凹凸形状にすること自体でなく，上面側が熱可塑性樹脂フィルムである発泡積層シートの熱可塑性樹脂フィルムを凹凸形状にするところに実質的意味がある。また，本件明細書に記載されている特許文献３（乙２８）は，フィルム端縁で指等を裂傷するという課題を解決するために上下両面に凹凸形状を形成した発明であって，それより前には，上下両面に凹凸形状はなく，その状態では蓋体は強固に止着していたのであるから，②の課題は存在しない。
さらに，本件発明１及び２は，数値限定された形状を備えることにより（構成要件Ｄ），上記課題を解決するものである。
イ構成要件Ｄの「凸形状の高さが０．１～１ｍｍ」の充足性(ｱ)ａ「凸形状の高さ」は，本件特許の特許請求の範囲から一義的に明確であるとはいえない。
ｂ本件明細書の【００１７】，【００１９】の記載，平成２５年３月２５日付け手続補正書（乙１３）による補正（以下「本件補正」という。）の経緯に鑑みると，構成要件Ｄにおける「凸形状の高さ」は，端縁部の下面側から凹凸形状の凸形状の頂点部分までの高さを意味する。
(ｲ)本件発明１及び２において，「上面」及び「上面側」の用語は明確に区別されているから，凹凸形状が端縁部の上面そのものの特徴を示していると解する原判決の判断は，特許請求の範囲の記載と矛盾している。また，どの範囲までが「上面側」であるのかは一義的に明確でない。


本件明細書において開示されているのは，端縁部の下面側からの凹凸形状の凸形状の頂点部分までの長さを０．１～１ｍｍとする【００１９】に開示された構成のみであるところ，被告製品はこのような構成を備えていない。ウ構成要件Ｃの「前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となるように，突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており」の充足性(ｱ)構成要件Ｃは，「下位となるように」という文言から，突出部の端縁部において熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮され厚みが薄くなっていることによって，端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の上面よりも下位となっている構成を意味し，本件明細書の【００１９】，【図３】ｂの記載，一審原告の拒絶査定に対する審判請求書（乙１２。以下「本件審判請求書」という。）における主張も，この解釈を裏付けるところ，被告製品は，このような構成を備えていない。(ｲ)本件明細書には，「下位となるように・・・」との文言を「下位であり，かつ・・・」との意味に解することの根拠となり得る記載は存在しない。エ構成要件Ｄ及びＥの「凸形状」ないし「凹凸形状」の充足性一審原告は，本件審判請求書において，「第一の強度向上」がされた端縁部の上面に突起を形成して，最終的に端縁部の凹凸形状が形成されることによって「第二の強度向上」が図られたのが本件発明であると主張しているのであるから，本件発明の突出部の端縁部は，圧縮して形成された端縁部の上にさらに突起を形成した結果，端縁部全体としての凹凸形状が設けられた状態のものでなければならない。これに対し，被告製品はこのような構成を備えていない。また，一審原告の本件審判請求書における主張によると，フランジ部においては強度が高い部分と低い部分とが周方向に交互に形成されている従来の容器は，本件発明１及び２の技術的範囲から除外されるものと解されるところ，被告製品は，従来の容器と同様に，フランジ部においては強度が高い部分と低い部分とが周方向に交互に形成されているものである。
オ構成要件Ｂ等の「開口縁」及び「突出部」の充足性（被告製品１，２，４及び７について）
原審における主張のとおり。
カ構成要件Ｃの「端縁部の上面が・・・突出部の上面に比して下位となる」
の充足性（被告製品２及び５について）
原審における主張のとおり。
(2)争点(2)（本件特許の無効理由の有無）についてア乙２０文献（実登第３０１２０９２号公報）記載の発明に基づく進歩性
欠如
(ｱ)乙１９等や本件明細書の記載によると，樹脂フィルムの切断面が鋭利となって指等を切る場合があることは，それらの出願以前から課題と認識されていた。柔らかい樹脂発泡シートについては，このような課題がなかったことから，乙２０の１発明に係る発泡積層シート性の容器と乙１９等に係る樹脂フィルム製の容器に接した当業者が，乙２０の１発明に係る発泡積層シート製の容器を製造するに際し，その端縁部における樹脂発泡シート側は平坦な形状のままにし，樹脂フィルム側のみを，乙１９等に係る樹脂フィルム製の容器の端縁部のように凹凸形状に成型することは，当業者であれば容易に想到し得たことである。その際，乙２０の１発明に係る積層発泡シートの下層の発泡シートの表面が上層の樹脂フィルムと同じ凹凸形状になることは当然であり，当業者であれば当然に想到することである。(ｲ)乙２０の１発明に乙１９等に記載された技術を組み合わせる場合，当業者であれば，設計変更又は設計事項の採用の一環として容器の種々の部位の形状を変更し，その一態様として，端縁部の上面側の樹脂フィルムに乙１９等に記載された広く知られた樹脂フィルムの凹凸形状を形成することは，通常行い得る技術改良の試行であって当然である。
また，そのように乙１９等に係る発泡積層シート製の容器を成形加工する際に，例えば，発泡積層シートの樹脂フィルム側が面する上金型の端縁部形成部分に凸凹を設け，樹脂発泡シート側が面する下金型の端縁部形成部分には，凸凹を設けなければ，上金型により樹脂フィルム及び柔らかい樹脂発泡シート上面にも凹凸が形成される結果，樹脂フィルムの上下両面側及び樹脂発泡シートの上面側には凹凸形状が形成され，樹脂発砲シートの下面側は平坦な形状になることは，当業者であれば容易に想到するのであり，そのような成形加工を適宜適用することは，当業者が容易になし得た事項であるというべきである。
(ｳ)ａ乙２０の１発明に組み合わせる乙１９等に記載された事項は周知慣用技術，技術常識であるところ，主引用発明に周知慣用技術又は技術常識や設計事項を適用するのに際し，動機付けは不要である。
非発泡樹脂フィルムの容器であるか，発泡積層シートの容器であるかにかかわらず，適宜の成形方法によって適宜の場所（例えば端縁部の上面のみ）に凹凸形状を設けることは，本件特許の出願時点における周知慣用技術（乙１９等，乙４２，８１）であり，技術常識であったから，当業者は，乙２０の１発明並びに乙１９等や乙４２及び８１の周知慣用技術に基づいて，本件発明１及び２を容易に想到し得る。ｂ本件明細書においては，発泡積層シートの容器に係る技術と非発泡シートの容器に係る技術とは区別されておらず，同一の技術分野とされ，共通の課題を有することが当然の前提とされているから，これらの技術分野が異なるとの一審原告の主張は，失当である。
発泡積層シートと非発泡樹脂フィルムの樹脂フィルムは，共に厚さの限定がない薄い非発泡樹脂フィルムであるから，指先の切りやすさ及びその要因に差異があるとはいえず，同じ解決方法を適用し得る。
発泡積層シートで形成される容器の成型方法としては，種々の技術が開示されており（乙３４～３９，４２，８１等），同じ発泡積層シートであっても，樹脂（組成物）の種類，積層構造の相違，厚さ，形態，容器の大きさ・形状等が異なれば，使用する製造装置や製造手順等は異なるのであって，むしろ発泡積層シートの容器の製造方法と非発泡樹脂フィルムの容器の製造方法との違いよりも差異が大きい場合も多いことは，当業者の常識である。
ｃ非発泡樹脂フィルムの端縁部における利用者の怪我の発生を防止することは，本件特許出願時点で自明な課題であった。一方，乙１９等の周知慣用技術の容器に係る発明も，端縁部における利用者の怪我の発生を防止することを課題とし，それを解決することができるという作用効果を有する。そうすると，乙２０の１発明と乙１９等や乙４２及び８１の周知慣用技術を組み合わせることには，発泡積層シートにおける非発泡樹脂フィルムの端縁部における利用者の怪我の発生を防止するという本件特許出願時点における自明な課題を解決するという動機付けが存在する。


イ乙１９文献（特開２００６－６９６３４号公報）記載の発明に基づく進
歩性欠如
(ｱ)乙１９の【００２４】，【図５】，【図８】によると，乙１９の１発明は，端縁部の上面側に凹凸形状が形成されかつ下面側が平坦に形成されたものを含むから，これを含まないとする原判決による乙１９の１発明の認定は，誤りである。(ｲ)仮に原判決の認定による乙１９の１発明と本件発明１及び２の相違点（下面側を平坦に構成したものではない点）が存在したとしても，以下のとおり，本件発明１及び２は，乙１９の１発明に基づいて容易に発明することができた。ａ乙１９の１発明に係る樹脂フィルム製の容器も，乙２０等に係る発泡積層シート製の容器も，樹脂成形品であるから，乙２０等に係る発泡積層シート製の容器を製造するに際し，その端縁部における樹脂フィルム側のみを，乙１９の１発明に係る樹脂フィルム製の容器の端縁部のように凹凸形状に成形し，樹脂発泡シート側は乙２０等のように平坦な形状に成形することは，当業者にとって容易に想到し得る単なる設計事項である。
乙１９の１発明に乙２０等に記載された技術を組み合わせる場合，当業者であれば，最適な材料の選択又は改善の一環として容器の材質変更を模索し，その一態様として，樹脂フィルムを乙２０等に記載された広く知られた発泡積層シートに代えるという当業者であれば通常行い得る技術改良を試行することは当然である。そして，乙１９や本件明細書の記載によると，樹脂フィルムの切断面が鋭利となって指等を切る（裂傷する）場合があることは，それらの出願以前から課題と認識されていた一方で，柔らかい樹脂発泡シートについてはこのような課題がなかったことから，乙２０等に記載された広く知られた発泡積層シートを上記のように成形加工する際に，指先を切ることを防止できるという有利な効果を奏する乙１９の１発明における樹脂フィルムの元々の凹凸形状をそのまま採用することも，当業者にとってみれば当然に試行する事項である。
さらに，その際に，発泡積層シートの樹脂フィルム側が面する上金型の端縁部形成部分に凸凹を設け，樹脂発泡シート側が面する下金型の端縁部形成部分には，凸凹を設けなければ，上金型により樹脂フィルム及び柔らかい樹脂発泡シート上面にも凹凸が形成される結果，樹脂フィルムの上下両面側及び樹脂発泡シートの上面側には凹凸形状が形成され，樹脂発砲シートの下面側は平坦な形状になることは，当業者であれば極めて容易に想到するのであり，そのような成形加工を適宜適用することは，当業者が容易になし得た事項である。
ｂ発泡樹脂製の容器のフランジ部の上面側に凹凸形状を形成し，下面側を平坦に形成することは，周知慣用技術である（乙７６〔特開２０００－３１３４３０号公報〕，乙７７〔実開昭６３－１７０８６号公報〕）。容器の成形加工技術の観点からいうと，乙１９の１発明のように樹脂フィルム製の容器の端縁部の上下両面に凹凸形状を形成することが公知であり，乙７６及び７７のように発泡樹脂製の容器の端縁部の上面側に凹凸形状を形成し，下面側を平坦に形成することが周知であるから，乙１９の１発明の樹脂フィルムに代えて乙２０等に係る発泡積層シートを用いて容器を成形する際に，金型を用いた成形等により，端縁部において樹脂フィルムの上下両面と発泡シートの上面側に凹凸形状を形成し，発泡樹脂シートの下面側を平坦に形成することは，当業者であれば容易に想到し得た。
(ｳ)ａ乙２０等に記載された事項は周知慣用技術であり，乙７６及び７７に記載された事項も周知慣用技術であるから，乙１９の１発明にそれらを適用する際に動機付けは不要である。
非発泡樹脂フィルムの容器であるか，発泡積層シートの容器であるかにかかわらず，適宜の成形方法によって適宜の場所（例えば端縁部の上面のみ）に凹凸形状を設けることは，本件特許の出願時点における周知慣用技術（乙１９等，乙４２，８１）であり，当業者は，乙１９の１発明並びに乙２０等や乙７６及び７７の周知慣用技術に基づいて，本件発明１及び２を容易に想到し得る。ｂ本件明細書においては，発泡積層シートの容器に係る技術と非発泡シートの容器に係る技術とは区別されておらず，同一の技術分野とされ，共通の課題を有することが当然の前提とされている。
非発泡樹脂フィルムで指先が切れることがあるのであれば，指先の切りやすさ及びその要因に差異はなく，同じ解決方法を適用し得るから，製造方法の相違があったとしても，当業者が両者を組み合わせることは当然である。ｃ非発泡樹脂フィルムの端縁部における利用者の怪我の発生を防止することは，本件特許出願時点で自明な課題であった。
そうすると，乙１９の１発明と乙２０等や乙４２及び８１の周知慣用技術を組み合わせることには，発泡積層シートにおける非発泡樹脂フィルムの端縁部における利用者の怪我の発生を防止するという本件特許出願時点における自明な課題を解決するという動機付けが存在する。
ｄ乙１９に記載された非発泡樹脂フィルムの容器と乙７６及び７７に記載された周知慣用技術に係る容器は，樹脂製容器として技術分野が共通する。また，乙７６及び７７は，非発泡樹脂フィルムを含まないのであるから，非発泡フィルムに起因する課題を有しない。それにもかかわらず，乙１９の１発明と乙７６及び７７に記載された発明について，非発泡樹脂フィルムに係る課題の共通性の必要性を強調する一審原告の主張は，失当である。
ウ明確性要件違反の有無
本件発明１及び２における「凸形状の高さ」は，端縁部１５の下面側１５ｄの底辺から突起１５ａの頂部の最高点までの距離をいうものと解すべきである。それにもかかわらず，一審原告の主張のとおりに「凸形状の高さ」を解釈するならば，本件発明１及び２における「凸形状の高さ」は２通りに解釈されるというほかない。したがって，本件発明１及び２は，不明確である。
エサポート要件違反の有無①
(ｱ)本件審判請求書によると，本件発明１及び２は，端縁部が「第一の強度向上」と「第二の強度向上」の両方が図られた状態であって，強度が低い部分を有しない状態であることを，従来技術と差別化するための特徴的な発明特定事項として実質的に備えていなければならない。
上記発明特定事項は，発明の詳細な説明に記載されていないから，本件発明１及び２は，発明の詳細な説明に記載されたものではない。(ｲ)上記発明特定事項は，本件明細書に記載されていないにもかかわらず，一審原告が審査段階における拒絶理由を解消するために主張した特定作用効果であり，それが参酌されて特許されたこと自体が誤りであったが，それにもかかわらず特許されたのであるから，包袋禁反言の法理に則り，本件発明１及び２は，前記発明特定事項を有すると解されなければならない。
オ実施可能要件違反の有無


(ｱ)前記エ(ｱ)のとおりであるから，本件明細書における発明の詳細な説明の記載は，本件発明１及び２の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではない。
(ｲ)前記エ(ｲ)のとおり。
カサポート要件違反の有無②
(ｱ)原判決による「凸形状の高さ」の解釈によると，本件明細書には，原判決の解釈による「凸形状の高さ」についての記載はないから，本件特許の特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載されたものではない。(ｲ)①原審において，侵害論の心証開示前に「凸形状の高さ」の解釈を含む原判決に記載されたクレーム解釈が採用されることについて示唆が一切なかったこと，②原審において，侵害論の心証開示後に充足論及び無効論に関する主張立証の機会が与えられないまま，損害論へ移行し，その後も充足論及び無効論に関する主張立証の機会は一切与えられなかったこと，③前記(ｱ)の主張の前提は実質的にクレーム解釈の問題であり，その点については原審において議論を尽くしていること，及び，④本件特許の無効審判（無効２０１７－８００１２８）においては当事者間で前記(ｱ)の予備的主張に係る無効理由の有無を含めて議論が尽くされているため，控訴審において議論をすることについて一審原告に特段の不利益は生じないと認められることから，前記(ｱ)の主張は時機に後れたものではなく，一審被告に重過失もなく，また，訴訟完結の遅延もない。
キ新規事項追加
(ｱ)原判決による「凸形状の高さ」の解釈によると，「凸形状の高さ」は，本件特許の出願当初の明細書に記載された事項ではないから，本件特許は，特許請求の範囲についてされた補正（乙１０，１３）が，本件特許の出願当初の明細書に記載した事項の範囲内においてされたものではない。
(ｲ)前記カ(ｲ)と同様。
(3)争点(3)（差止めの必要性）について
ア一審被告は，被告製品の製造等を完全に終了しており，現在，製造，販売及び販売の申出を行っていないから，差止の必要性はない。イ一審被告が被告製品の製造を復活させるためには，金型を新たに製作する必要があるが，そのためには相当のコストがかかること，積層発泡シートのフィルム部分による切創事故など生じるものではなく，切創事故対策の凹凸形状は不要であること等も考慮すると，差止めの必要性は認められない。
(4)争点(4)（損害額）について
ア一審被告が被告製品（凹凸形状がある製品）の製造を中止した平成２７年７月以降，被告製品と同一の製品名で，凹凸形状があるものとないものとが混在して販売されていたために，対象期間における被告製品（凹凸形状がある製品）のみの販売数を正確に把握することができない。しかし，被告製品（凹凸形状がある製品）の生産量を超えて被告製品（凹凸形状がある製品）を販売することはできず，また，被告製品と同一の品番の販売数を超えて被告製品（凹凸形状がある製品）を販売することはできないことは物理的に明らかであるから，①端縁部に凹凸形状があるものの生産数と②被告製品の品番の販売数のうち小さい方の値をもって，対象期間における被告製品（凹凸形状がある製品）の販売数とすることに合理性がある。したがって，特許法１０２条３項に基づく損害額の算定基礎となる売上額は，最大でも●●●●●●●●●●●●●である。
イ(ｱ)プラスチック製品や容器についての一般的な実施料率は，せいぜい２％程度である（甲２８）。
被告製品において，フランジの端縁部に凹凸を設けても，設けなくとも，指等を裂傷する可能性はない。また，被告製品を含む製品のカタログ（甲４０）は，フランジに凹凸を備えた被告製品についても手指の切創について注意喚起をしているから，被告製品においては手指の切創を防止できていないことになるはずである。そうすると，被告製品は，「端縁部における手指の切創を防止すること」による顧客誘引力を発揮しないから，本件発明１及び２による被告製品の売上げに対する寄与度はゼロ又は限りなくゼロに近い。
したがって，本件発明１及び２の実施によって受けるべき相当な実施料率は０％であるか，高く見積もっても，通常の実施料率の１／１００である０．０２％である。
(ｲ)一審原告が主張する「セーフティエッジ」は，発泡積層シートについてのものではない（甲３６，５２，乙６１）。
また，被告製品の需要者は，弁当や総菜を製造する業者又は容器の卸業者であるから，発泡積層シートのフィルムは薄くて柔らかいので，指の裂傷は生じないことを熟知しており，端縁部先端の底面の一般的形状は平らであり，蓋の係止において問題が生じるものではなかったことも熟知している。端縁部の凹凸形状の存在を顧客の購入動機に結びつけるためには，特に顧客にアピールして顧客を納得させることが必要である。一般人であっても，積層発泡樹脂の薄いフィルムで指先等を切ることがないことは直ちに認識できる。一審被告によるアピールなしに，顧客が凹凸形状に着目し，購入動機に大きな影響を与えることはない。ウしたがって，本件における特許法１０２条３項に基づく損害額は，●●●●●●●●を上回ることはなく，本件特許権侵害があるとされる場合であっても，本件特許権侵害によって通常生ずべき弁護士費用は，●●●を上回ることはない。
(5)検証の申出について
原審が，一審被告による平成２９年９月２０日付けの検証の申出を却下したことは，検証の必要性の判断を誤ったもので，看過することができない違法がある。
２一審原告
(1)争点(1)（被告製品の本件発明１及び２の構成要件充足性）について
ア本件発明１及び２の技術的意義について
課題は出願時において存在していれば足りるのであり，特許文献３（乙２８）以前において課題が解決していたか否かは無関係である。
イ構成要件Ｄの「凸形状の高さ」について
(ｱ)「凸」という用語の一般的意義からしても，特許請求の範囲の文言からしても，構成要件Ｄの「凸形状の高さ」が端縁部の上面に形成されている部分的に出張っている箇所の形状の高さ，すなわち，凸形状の頂部から凸形状の底部までの距離をいうことは，一義的に明らかである。
仮に，本件明細書の記載を参酌するとしても，【０００７】，【００１７】，【００１９】の記載によると，「凸形状」とは，端縁部の上面・下面という面を基準又は基底として設けられた「突起」すなわち「突き出た状態」を意味するものとして用いられているのであって，「凸形状の高さ」とは，上記の距離をいうことが明らかである。


本件明細書の図２及び図３は，凸形状の底部から突出部の下面までの距離を極めて短く記載しているために，「ｈ１」下端が図自体から明確でなく，上記認定について，疑念を抱かせるものではない。
また，構成要件Ｄの効果は「怪我防止」（【００１９】）であるところ，ある程度の波（凸形状）の高さがなければ，この効果を奏することができない。「凸形状の高さ」を一審被告の主張のとおり解した場合，凸形状の頂部から凸形状の底部が０．１ｍｍ未満であったとしても，凸形状と評価できる限り構成要件Ｄを充足することとなるが，上記効果を奏することはできないから，一審被告の主張する「凸形状の高さ」の解釈は誤りである。
(ｲ)「上面側」が「下面側」ではない側を意味するのであれば，「下面側」でない側は「上面」であり，「上面側に凹凸形状が形成されて上面に凹凸形状が形成されない」という端縁部の存在は考えられない。
ウ構成要件Ｃの「ように」について
構成要件Ｃは，①突出部の端縁部の上面が，収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面より低くなっていること，②突出部の端縁部の厚みが，収容凹部の開口縁近傍の突出部の厚みより薄くなっていることを規定しているのみであって，①が②に起因して生じたことを規定していない。
同時並行的に存在する二つの状態について，一方が他方に起因するというのは，日本語として意味不明である。
本件明細書の記載を参酌するとしても，上記の意味に変わりはない。
エ構成要件Ｄ及びＥの「凸形状」について
本件発明１及び２は，物の発明であり，「凸形状」について，その形状を示すことによりその構造を特定しているにすぎず，製造方法を示すものではない。また，特許請求の範囲には，「凸形状の高さ」と「（隣り合う）凸形状の間隔」について記載があるにとどまり，その製造方法に関する記載は存在しない。本件審判請求書の記載も，端縁部を圧縮することによる強度向上と凹凸形状を形成することによる強度向上があることを述べているにすぎず，その時間的先後関係を述べるものではないから，端縁部の圧縮と凹凸形状の形成とが同時に行われている場合であっても違いはない。また，本件審判請求書（４頁４行目～７行目）は，引用文献１（乙７６）が本件発明１及び２の効果を奏しないことを述べたものにすぎず，引用文献１と本件発明１及び２との相違点を述べたものではない。オ構成要件Ｂの「開口縁」及び「突出部」について原審における主張のとおり。
カ構成要件Ｃの「端縁部の上面が・・・突出部の上面に比して下位」につ
いて
原審における主張のとおり。
(2)争点(2)（本件特許の無効理由の有無）についてア乙２０文献記載の発明に基づく進歩性欠如について(ｱ)ａ当業者が，乙２０に記載された発泡積層容器の発明と，乙１９等に記載された非発泡容器の発明を組み合わせることはない。発泡積層シートによって成形加工された容器は，非発泡樹脂フィルムによって成形加工された容器に比して厚い発泡層を有し，発泡層は柔らかいために指先を切ることはなく，発泡層に貼り付けられた非発泡の熱可塑性樹脂フィルムによって指先を切るおそれがあるのに対し，非発泡樹脂フィルムによって成形加工された容器は，フィルムが薄く，鋭利な状態となっているため，指先を切ることが起きやすいという差異がある。容器の端部において切創事故を引き起こす要因が異なるため，その解決方法も異なるのであって，当業者から見ると，非発泡容器の発明と発泡積層容器の発明とは，技術分野が異なるから，当業者が，乙２０の１発明を出発点として，発泡積層シートを用いた容器に対して，非発泡樹脂を用いた容器における切創防止のための端縁部の構造を組み合わせることはあり得ない。発泡積層シートを用いた容器に非発泡樹脂を用いた容器の構成を組み合わせることは，設計事項とはなり得ない。
ｂ発泡積層シートを原材料とする容器の製造方法と非発泡樹脂フィルムを原材料とする容器の製造方法とは，熱処理の温度やこれに要する時間，金型の形状等において異なっているため，両者は同じ容器で製造することはできない根本的に別個のものである。当業者において，乙２０の１発明を出発点として，熱可塑性樹脂フィルムの層が存在することのみを理由として，熱可塑性樹脂フィルムに関する発明ないし技術を単純に組み合わせようと考えることはあり得ない。ｃ乙２０には，端縁部での怪我を防止するという本件発明１及び２の課題は存在しない。乙１９等は，容器の端縁部等における手指の切創事故を防ぐことを目的とし，乙２０の１発明の課題とは全く異なる課題を有しており，乙２０から当業者が把握可能な課題を解決するものではないから，乙２０の１発明に乙１９等に記載されている容器の端縁部の凹凸形状に関する発明を組み合わせる動機付けはない。
(ｲ)仮に，乙２０の１発明に乙１９等の技術を組み合わせたとしても，端縁部の上面側及び下面側の両面に一体的に凹凸形状を形成する容器に到達することしかできないのであって，端縁部の上面に凹凸形状を形成し，端縁部の下面は平坦に形成した容器に到達することはできない。
(ｳ)ａ一審被告の乙４２及び８１に係る主張は，控訴審において，控訴理由書ではなく，口頭弁論期日の直前に至って初めて主張されたものであるから，時機に後れたものであり，一審被告には少なくとも重大な過失があるところ，上記主張は，新たな証拠を伴う主張であり，一審原告としてはこれに対する反論の書面を提出する必要があり，審理を終結することはできなくなるから，上記主張は，訴訟の完結を遅延させるものである。
したがって，上記主張は，民訴法１５７条１項に基づき，却下されるべきである。ｂ(a)乙４２及び８１のいずれにも，容器の端縁部に凹凸形状が形成されることの記載はない。


乙４２の「鍔部」は，その上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となる構成及び熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっている構成を有する部分が存在しないから，本件発明における「突出部」に相当するものである。本件発明における突出部の一部のみを構成する「端縁部」に相当する部分は存在しない。また，乙４２には，「鍔部」を側面から見た図がなく，「鍔部」に凹凸形状が形成されているか否かは不明である。さらに，乙４２には，本件発明における「端縁部」に該当する箇所に着目するような課題はない。乙８１の「周辺鍔部」は，その上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となる構成及び熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっている構成を有する部分は存在しないから，本件発明における「突出部」に相当するものである。本件発明における突出部の一部のみを構成する「端縁部」に相当する部分は存在しない。また，乙８１には，本件発明における「端縁部」に該当する箇所に着目するような課題はない。
(b)乙４２に記載された発明は，「熱湯の注入，電子レンジによる加熱，倉庫などにおける保管中及び運送中などの耐熱変形性を向上させた発泡樹脂製容器を提供すること」という，乙２０から当業者が把握可能な課題を解決するものではない。
また，乙８１に記載された発明も，上記の乙２０から当業者が把握可能な課題を解決するものではない。
したがって，当業者には，乙２０の１発明に対して乙４２や８１に記載された発明を組み合わせ，乙４２のローレット加工や乙８１の凹凸模様を設ける動機付けはない。
イ乙１９文献記載の発明に基づく進歩性欠如について(ｱ)乙１９には，容器の端縁部の上面と下面との両方に凹凸形状が形成されている構成が開示されているのであり，その下面側を平坦に構成したものは開示されていない。
(ｲ)ａ(a)当業者が，乙１９に記載された非発泡積層容器の発明と，乙２０等に記載された発泡容器の発明を組み合わせることはない。前記ア(ｱ)ａのとおり，非発泡容器の発明と発泡積層容器の発明とは，技術分野が異なるから，当業者が，乙１９の１発明を出発点として，乙１９の１発明における非発泡樹脂フィルムを，発泡積層シートに置き換えることはあり得ない。(b)前記ア(ｱ)ｂと同様に，製造方法の観点からも，当業者が発泡積層容器の発明と非発泡容器の発明とを組み合わせることはない。(c)乙２０等に記載された発明は，乙１９から当業者が把握可能な課題を解決するものではないから，当業者は，乙１９の１発明に対して，乙２０等に記載された発明を組み合わせる動機付けはない。
ｂ(a)乙７６及び７７には，発泡樹脂製の容器のフランジ部の上面側に凹凸形状を形成し下面側を平坦に形成することの記載はない。(b)前記ア(ｱ)ａと同様に，当業者が，乙１９の１発明を出発点として，乙１９の１発明における非発泡樹脂フィルムを，発泡積層シートに置き換えることはあり得ない。
また，乙７６及び７７に記載された発明は，乙１９から当業者が把握可能な課題を解決するものではないから，当業者には，乙１９の１発明に乙７６及び７７に記載された発明を組み合わせる動機付けがない。
(ｳ)仮に，乙１９の１発明に乙２０等の技術を組み合わせたとしても，端縁部の上面側及び下面側の両面に一体的に凹凸形状を形成する容器に到達することしかできないのであって，端縁部の上面に凹凸形状を形成し，端縁部の下面は平坦に形成した容器に到達することはできない。
ウ明確性要件違反の有無について
構成要件Ｄの「凸形状の高さ」の意義は一義的に明らかであるから，二通りに解釈されることはない。
エサポート要件違反の有無①について
本件特許の特許請求の範囲の文言によると，一審被告が主張するような特徴的な発明特定事項は存在しないから，一審被告の主張は，失当である。
オ実施可能要件違反の有無について
前記エのとおりであるから，一審被告の主張は，失当である。
カサポート要件違反の有無②について
(ｱ)一審被告のサポート要件違反の有無②に係る主張は，時機に後れた攻撃防御方法であって，一審被告には，少なくとも重大な過失がある。また，上記主張は，これに対する新たな審理を行う必要が生ずるから，「訴訟の完結を遅延させる」ものである。
したがって，上記主張は，民訴法１５７条１項に基づき，却下されるべきである。(ｲ)本件明細書には，「凸形状の高さ」が凸形状の頂部から凸形状の底部までの距離であるという解釈による「凸形状の高さ」が規定された本件発明１及び２が記載されている（【００１７】，【００１９】）から，一審被告の主張は失当である。
キ新規事項追加について
(ｱ)前記カ(ｱ)と同じ。
(ｲ)本件明細書の記載内容と本件特許の出願当初の明細書の記載内容は，【００１０】を除き同一であるところ，前記カ(ｲ)のとおりであるから，本件特許は，新規事項追加禁止の要件に違反しない。
(3)争点(3)（差止めの必要性）について
ア一審被告が，平成２７年６月から同年７月にかけて金型全てを端縁部に凹凸がないものに変更したという事実は存在しない。
一審被告は，平成２８年６月２８日になってはじめて，同月１７日に被告製品の製造・販売を終了した旨のプレスリリースを行っている（乙５，６）が，これは，被告製品に用いる金型の改造を行っていなかったために，一審原告の申立てを全面的に認める仮処分決定が平成２８年６月６日に発令されたことを受けて，端縁部に凹凸を有する被告製品を全て廃番にしたことを意味するものである。イ一審被告が管理していた被告製品の在庫の廃棄処分を平成２８年６月１７日までに完了したという事実は存在しない。
ウ一審被告が端縁部の上面側に凹凸形状のある容器を製造可能な金型を現に保有し，被告製品の在庫を保管している可能性を否定することができない以上，一審被告が，被告製品の販売を一時的に停止したとしても，再び被告製品の販売を行うことは，容易である。
仮に金型を変更したという一審被告の主張を前提としても，金型の変更に要する時間が相当の長期にわたらないことを踏まえると，一審被告が，被告製品の製造販売を再開することは容易である。
エしたがって，被告製品の販売等の差止め並びに被告製品及びその製造用金型の廃棄が命じられるべきである。
(4)争点(4)（損害額）について