原告らは，平成２２年２月１０日，再度それぞれ在留資格を「定住者」に変更する旨の在留資格変更許可申請をしたが，東京入管局長は，同年４月２７日，原告らに対し，在留資格変更を不許可とする処分をしたことから，その最終の在留期限である平成２２年２月１１日を超えて不法残留するに至った。（乙６の１，２，乙７の１，２）
カ原告らは，本邦に入国後，肩書地において，Ｃ及びＤと同居し，家の掃除や洗濯，Ｄの保育園への送迎など，Ｃの家事の手伝いをしたり，横浜市α区に所在するＮＰＯ法人が週に３回開いている日本語教室に通って日本語の勉強をするなどして過ごした。原告らは，当初，日本語教室の初級クラスに所属していたが，平成２３年４月には上級クラスに進級し，漢字を交えて文章を書くことなどもできるようになった。また，原告Ａは，上記のＮＰＯ法人が主催する日本語スピーチ大会に出場し，「○」という題で，日々の生活や文化の違いなどについて日本語でスピーチをした。（甲１０ないし１２，１４ないし２０）
また，原告Ａは，平成２３年８月，日本の専門学校に進学することを目指し，日本の高校卒業資格を得るべく，高等学校卒業程度認定試験を受験したが，英語の科目しか合格しなかったことから，まずは，日本の高校に進学することを目指すことにした。（甲９，１０，１２，１３の１，２）他方，原告Ｂは，日本の高校に進学することを目指し，平成２３年４月，夜間中学に３年生として入学したが，金銭的余裕がないために片道１時間以上かけて徒歩で通学を続け，平成２４年３月，同中学校を卒業した。（甲１１，１２，６３ないし６５）
そして，原告らは，平成２４年２月，それぞれ神奈川県立Ｊ高校の定時制過程を受験して合格し，同年４月以降，同高校に通っている。（甲１０ないし１２，６０の１，２）
キＣは，パート従業員として稼働し，１か月に約１１万円の給料を得ているほか，ＣとＤの二人分の生活保護費として１か月に約４万円を受給している。（甲１２，乙９，１４の３，乙２４）
他方，原告らは，稼働経験がなく，原告らの来日後の生活費等は，専ら上記Ｃの給料及び生活保護費により賄われている。（甲１０ないし１２，乙１４の１ないし３）
クＣとＨは，婚姻したころから，原告らを日本に呼び寄せ，原告らとＨとの養子縁組をしようと考えており，Ｈと原告らも，原告らが来日する前から日本語（ローマ字）で手紙のやり取りをするなどして交流を図っていたが，Ｃが不法在留中であったため，Ｃが在留資格を取得した後に養子縁組をすることとしていたところ，平成１７年２月９日，Ｃが「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したが，同日，Ｈが逮捕され，その後，強盗殺人未遂等の罪により○の有罪判決の宣告を受けて服役することになったことから，原告らとＨとの養子縁組をすることができなかった。（甲１２，乙９，１４の３）
また，Ｈは，平成２２年２月８日，横浜家庭裁判所に対し，原告らとの養子縁組許可の申立てをしたが，同裁判所からＨが刑務所に収容中であることを理由に申立ての取下げを勧告されたため，同申立てを取り下げたことから，現在まで，Ｈと原告らとの養子縁組は成立していない。（甲１２，乙２８）
ケＣの母親は，持病の○及び○のため，杖を使用せずに歩行することはできず，片目はほぼ失明し，もう片目も視力が著しく衰えており，平成２３年１２月ころからは○の症状も現れている。また，Ｃの父親は，平成▲年▲月に死亡した。（甲１０ないし１２，５６，５７）
(4)以上の事実関係を前提に検討する。
ア入管法は，外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための法的資格を「在留資格」として定め，外国人の本邦において行う活動が在留資格に対応して定められている活動のいずれかに該当しない限り，その入国及び在留を認めないこととしている（入管法２条の２第１項，２項，７条１項２号）。そして，「定住者」の在留資格については，当該活動の前提となる身分又は地位として，「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定されており（入管法別表第２の定住者の項の下欄），入管法７条１項２号に基づき，入管法別表第２の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものとして，いわゆる定住者告示（「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第２の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」（平成２年法務省告示第１３２号））が定められている。
この定住者告示は，その６号ニにおいて，「日本人，永住者の在留資格をもって在留する者，特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」と規定している。このように定住者告示６号ニが，日本人等の配偶者で「日本人の配偶者等」等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子について，定住者としての地位を認めることとしている趣旨は，未成年で未婚の子は，独立して生活を維持することが困難であり，通常，その実親が生活費等を負担し，同居して身の回りの世話をするなどして，その庇護の下で生活することが必要不可欠であって，現に未成年で未婚の子が実親の庇護の下で生活している場合には，出入国管理行政上も，そのような生活状況を保護すべきものと解されるところ，実親が「日本人の配偶者等」等の在留資格をもって本邦に在留している場合，その子にも在留資格を認めなければ，本邦に在留する実親の庇護の下で生活することが困難となることから，「日本人の配偶者等」等の在留資格をもって本邦に在留する者の扶養を受けて生活している未成年で未婚の実子についても，「定住者」の在留資格を与えることにしたものであると解される。
そうすると，このような定住者告示６号ニの趣旨に照らせば，同規定にいう「扶養を受けて生活する」とは，生活費等の負担という経済的な観点のみならず，家族関係及び生活状況の実態に照らし，実親の庇護の下で生活していると認められるか否かという観点からも検討すべきと解するのが相当である。


イこれを本件についてみるに，まず，前記(3)ア，イのとおり，Ｃは，日本人であるＨの配偶者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するものであり，原告らは，いずれもＣの未成年かつ未婚の実子である。
次に，経済的な観点からみると，前記(3)キのとおり，原告らは，稼働経験がなく，原告らの来日後の生活費等は，専らＣの１か月に約１１万円のパート従業員としての給料及びＣとＤの２人分として受領する１か月約４万円の生活保護費により賄われており，原告らの生活費等の全額ではないものの，その大部分は，Ｃの収入により賄われているといえる。そして，上記金額は，４人分の生活費として必ずしも十分な金額であるとはいい難いものの，現に，原告らが来日してから現在まで，上記金額の範囲内で，原告らを含めた４人で生活を維持してきている。
そして，家族関係及び生活状況の実態をみるに，前記(3)カのとおり，原告らは，本邦に入国後，Ｃ及びＤと同居して生活しており，掃除や洗濯をしたり，Ｄの保育園への送迎，家事の手伝いをするなど，家族として相互扶助しながら共同生活を営んでいるのであって，原告らは実親であるＣと同居しその庇護の下で生活しているといえる。
これらの事実によれば，原告らは，Ｃの「扶養を受けて生活する」ものというべきである。
ウそして，前記(3)カのとおり，原告らは，本邦に入国後間もなくから日本語教室に通い始め，その上級クラスに進級し，漢字を交えて文章を書くことができるほどに日本語を習得し，原告Ａにおいては，日本の専門学校に進学することを目指し，日本の高校卒業資格を得るべく，高等学校卒業程度認定試験の受験に向けて準備し，原告Ｂにおいては，日本の高校に進学するために日本語の勉強に励んでいたものであって，極めて熱心に日本語を勉強することによって短期間にその能力を高め，日本社会への定着性を急速に高めつつあったものといえる。
さらに，本件各裁決後の事情ではあるが，原告Ｂは，平成２３年４月には，日本の夜間中学に３年生として入学し，原告らは，平成２４年４月から県立高校の定時制過程に進学するなど，原告らが真摯に行ってきた日本社会への定着性を高める努力は，その後も継続され成果を上げている。エそうすると，そもそも原告らは，日本人の配偶者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するＣの扶養を受けて生活している未成年で未婚の実子であり，定住者告示６号ニにいう「日本人…の配偶者で日本人の配偶者等…の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」に当たる上，原告らの多大な努力によって日本語の能力を短期間に向上させ，漢字を用いて文章が書けるまでに至り，妹Ｄの送迎や地元のＮＰＯ主催の行事による地域交流などを通じて日本社会に急速に定着しつつあり，そして将来にわたって日本で真摯に生活していくべく意欲的に取り組んでいる春秋に富む原告らに対し，我が国の在留資格を与えないことは，前記(1)のとおり法務大臣等の裁量権が広範であることを前提としても，社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであるとして，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるというべきである。
(5)アこれに対し，被告は，原告らは，当初から本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず，入国目的を偽って在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて入国したものであって，そもそも不法残留になる可能性があることを認識した上で本邦に入国し，不法残留に至ったのであり，原告らの入国及び在留状況は悪質である旨主張する。
確かに，入管法は，在留資格に応じて本邦において行うことができる活動を定め（入管法１９条，別表第一），入管法施行規則は，本邦において行うことができる活動に応じて，上陸申請に当たり提出すべき資料を定めており（入管法施行規則６条，別表第二），特に，「短期滞在」の在留資格は，その入国目的が観光等であって就労を目的とせず，かつ，滞在期間も比較的短期間に限られていることから，査証が比較的容易に発給され又は査証を要求されることなく，簡便な入国審査により上陸が認められることからすると，原告らが，本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず，在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて本邦に入国した行為が，我が国の適正な出入国管理行政を害するものであることは否めない。しかしながら，Ｃは，原告らが「短期滞在」の在留資格で入国しても，直ぐに「定住者」への在留資格変更ができ，不法残留になるとは思っていなかった旨供述しているところ，このような供述は，原告らが，本邦に入国して約１か月後に「定住者」への在留資格変更申請をしたこととも整合し，また，自らが扶養する未成年の息子である原告らが「定住者」の在留資格を得られると考えたとしてもやむを得ない面があるのであって，他に，Ｃないし原告らが，「短期滞在」の在留資格が，査証が比較的容易に発給され，簡便な入国審査により上陸が認められることを悪用し，積極的に入国目的を偽って本邦に入国したと認めるに足りる証拠はない。そうすると，原告らが，本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず，在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて入国し，その後，不法残留に至ったことをもって，原告らの入国及び在留状況が，在留特別許可をするか否かの判断に当たり，特に重視すべきほど悪質であるとはいえない。
イ次に，被告は，Ｃは，不法残留が違法であることを承知しながら，原告らを不法残留させたものであり，その遵法精神には疑問があり，また，原告らの来日までの間，原告らとＨとの養子縁組の準備を怠るなど，Ｃが本邦において原告らを真摯に扶養する意思を有しているか疑問があり，未成年者に適した生活環境が整っていない旨主張する。
確かに，Ｃは，原告らが不法残留となった後も本国に帰国させようとしておらず，このような行為は，我が国の適正な出入国管理行政を維持するという観点からは，看過し難いものではある。しかしながら，Ｃは，前記原告らを真摯に扶養する意思を有していないとか，原告らを養育するに適した生活環境が整っていないなどとはいえない。


平成２６年２月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１０１２９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１月２９日
判        決
原告                           ディアナ・ソシエテ・パール・
アクシオン・サンプリフィエ
訴訟代   理人弁   理士                           佐藤    剛同                        後藤裕   子同                        伊藤    晃被告                           特許庁   長官指定代   理人                           穴吹智   子同                        内田淳   子同                        中島庸   子同                        山田和   彦
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－５９２２号事件について平成２４年１２月１９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，発明の名称を「美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用」とする発明について，平成１４年８月５日，特許出願（優先権主張日２００２年（平成１４年）２月２６日，優先権主張国フランス，特願２００２－２２７３９７号。以下「本願」という。甲６）をした。原告は，平成２１年１１月１３日付けの拒絶査定を受けたため，平成２２年３月１７日，拒絶査定不服審判を請求するとともに，同日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正（甲８）をした。(2)特許庁は，上記請求を不服２０１０－５９２２号事件として審理し，平成２４年７月１２日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は，同年１０月１７日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正（甲１５）（以下「本件補正」といい，本件補正後の明細書を，図面を含めて「本願明細書」という。）をした。
その後，特許庁は，同年１２月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，平成２５年１月８日，その謄本が原告に送達された。
(3)原告は，平成２５年５月３日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項６の記載は，次のとおりである（以下，請求項６に係る発明を「本願発明」という。）。
「【請求項６】バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む，体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するための医薬生成物として使用するための組成物。」
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願発明は，本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である特開２０００－１６９５１号公報（以下「引用例１」という。甲１）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明について論及するまでもなく，本願は拒絶すべきものであるというものである。
(2)本件審決が認定した引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。），本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
「未熟リンゴからの抽出によって得られるフロリジンが約３０～４０重量％含まれているポリフェノール性画分を含む，医薬品の製造原料組成物」の発明。
イ本願発明と引用発明の一致点
「リンゴからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンを含有するポリフェノール性画分を含む，医薬生成物として使用するための組成物」である点。
ウ本願発明と引用発明の相違点
（相違点イ）
本願発明では，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む」ものであるのに対して，引用発明では「未熟リンゴからの抽出によって得られるフロリジンが約３０～４０重量％含まれているポリフェノール性画分を含む」ものである点。
（相違点ロ）
本願発明では，「体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するため」と規定されているのに対して，引用発明では，その具体的な医薬用途について規定されていない点。
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（相違点イの判断の誤り）
ア本願発明の組成物の成分と引用発明の組成物の成分に関する判断の誤り本件審決は，相違点イについて，引用発明の組成物のポリフェノール性画分にジヒドロカルコンに相当するフロリジンが約３０～４０重量％含まれているので，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはない旨判断した。


しかしながら，本願発明と引用例１記載の組成物は，本願発明では，「成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実」（ただし，請求項６記載の「マルス（シルベリトリス）」は，「マルス（シルベストリス）」の誤記である。以下同様に，特に断りのない限り，「マルス（シルベストリス）」と表記する。）を原料として用いているのに対し，引用例１記載の組成物では，「ふじ，津軽，ジョナゴールド，北斗，王林」といった，一般的に食用されるリンゴの未熟果実（引用例１の段落【００１０】で引用する「特開平７－２８５８７０号」（ただし，「特開平７－２８５８７０号」は，「特開平７－２８５８７６号」の引用の誤記である。）公報（甲５）記載の段落【００３２】参照）を原料として用いている点で異なる。このように原料であるリンゴの種類及び成熟度合いが異なることによりそれらに含まれる成分が大きく異なり，その抽出物に含まれる成分も当然異なるものとなるから，本願発明における抽出物の含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は，異なるものといえる。このことは，本願発明と引用例１記載の組成物とは，リンゴ原料からの抽出物の抽出方法，抽出物からポリフェノール性画分を得るためのＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）による分析抽出方法（分離精製方法）が異なることにも示されている。すなわち，本願明細書の段落【００２２】には，本願発明における抽出方法として，「・破砕したリンゴを，…固／液抽出に付」し，「得られた湿固形エクストラクトを乾燥するかまたは酵素的に液化して，液体エクストラクトを得る。」，「・乾燥固形エクストラクトを，…Ｃ１－Ｃ４脂肪族アルコールを用い」た「さらなる抽出に付して，有機エクストラクトを得る。」，「・もう１の経路を介して，湿固形エクストラクトを酵素混合物の存在下，…水と混合して液体エクストラクトを得る。」などの記載があるのに対し，引用例１が引用する甲５には，引用例１記載の組成物における抽出方法として，上記抽出方法とは異なる「清澄果汁」及び「抽出試料」の２種類の抽出手段が記載されている。また，本願明細書の段落【００２６】には，本願発明におけるＨＰＬＣによる分析抽出方法として，高濃度エタノール含有水溶液を用いた１段階の溶出（溶媒の濃度勾配がない。）により，抽出物からポリフェノール性画分が得られたことが記載されているのに対し，引用例１の段落【００２６】には，引用例１記載の組成物におけるＨＰＬＣによる分析抽出方法として，脱イオン水による溶出の後に，１０％ｖ／ｖ，１５％ｖ／ｖ，２０％ｖ／ｖ，２５％ｖ／ｖ，３０％ｖ／ｖ及び６５％ｖ／ｖという６段階のエタノール含有水溶液を用いた濃度勾配溶出により，抽出物からポリフェノール性画分（実施例の表１（別紙２参照）記載の画分６及び７）が得られたことが記載されている。本願発明において，６段階の溶出ではなく，１段階のみの溶出が行われているのは，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物を用いることによって，ジヒドロカルコンを極めて多く含むポリフェノール性画分が得られていることを示すものといえる。さらには，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の従属項である請求項５は，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物にクエルシトリン及びクエルセチンが含まれることを発明特定事項とするのに対し，引用例１には，クエルシトリン及びクエルセチンについて記載も示唆もなく，引用例１記載の組成物には，クエルシトリン及びクエルセチンの成分が含まれていない。
以上のとおり，本願発明における抽出物の含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分が異なるから，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないとの本件審決の判断は誤りである。
イ相違点イの容易想到性の判断の誤り
本件審決は，①原料として，引用発明における未熟リンゴに代えて，ヨーロッパにおいて広く知られるリンゴの一種である「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」を用いてみることは，当業者が容易に想到し得た，②引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはなく，また，仮にこれが異なるとしても，フロリジンは医薬用途における有効成分であると認められるから，その有効成分を高含量で包含する組成物を得ようとすることは当業者が通常試みることであり，当業者であれば，引用例１に記載された発明にしたがって，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」との本願発明の発明特定事項を規定することに何ら困難性は見いだせないとして，相違点イに係る本願発明の構成を容易に想到し得た旨判断した。
しかしながら，本件審決の判断は，以下のとおり誤りである。(ア)引用例１には，引用例１記載の組成物の原料として，成熟したマルス（シルベストリス）リンゴ果実を用いることについて記載も示唆もない。
また，被告提出の乙１（「果樹園芸大百科２リンゴ」２０００年２月２５日発行）記載の「第１表リンゴ属（Malus   Mill.）植物の分類」には，「species（種）」として２５種が記載されているが（７９頁），仮にこれら２５種を成熟したものと未成熟のものとに分類すると，５０種類にも及ぶこととなる。
一方で，引用例１の段落【０００５】には，「本発明において使用する複数のポリフェノール成分を含有する原料としては，リンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む）又はその搾汁液，植物体（組織培養により得られるカルスをも含む）の有機溶媒抽出物が使用できる。また，特開平７－２８５８７６号公報に開示されている果実ポリフェノールも原料として好適に使用できる。」との記載がある。引用例１の上記記載に基づいて，ポリフェノール成分を含有する原料として成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実を使用するということは，５０種類に及ぶリンゴの種の中から，たった１種を，ジヒドロカルコンに富む原料として選択することを意味するものであり，このような選択は，当業者であっても容易になし得るものではない。(イ)加えて，前記アのとおり，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料であるリンゴの種類及び成熟度合い，原料からの抽出物の抽出方法，ＨＰＬＣによる分析抽出方法の４点において大きな違いが存在し，引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は，本願発明における抽出物の含有成分と異なることからすると，引用発明において，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物を原料として用いることの動機付けがないから，当業者が引用発明に基づいて相違点イに係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。
ウ小括


以上によれば，当業者が引用発明に基づいて相違点イに係る本願発明の構成を容易に想到し得えたとの本件審決の判断は誤りである。(2)取消事由２（本願発明の格別顕著な作用効果の看過）本件審決は，本願明細書記載の体重を制限し，身体の審美的美観を改善するという本願発明の効果は，フロリジン自体が有する効果として本願の優先権主張日前に既に知られていたから，当業者が予想し得るものである旨判断した。
しかしながら，以下に述べるとおり，本願発明は，格別顕著な作用効果を奏するものであるから，本件審決にはこれを看過した誤りがある。ア本願明細書の段落【００２９】には，本願発明の効果について，「ポリフェノール性エクストラクトの効果は，少なくとも，望ましい効果に関するその効力について一般的に認識されている濃度である１ないし１００μＭの濃度のゲニステインまたはフロレチンのものよりに少なくとも等しいか，それよりも実際にはより高い。」との記載がある。甲１６記載の実験は，本願明細書の段落【００２９】記載の本願発明の効果をより明確に示すことを目的として行った実験である。イ本願発明の組成物に含まれる成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物は，甲１６記載の実験データが示すように，フロリジン濃度としてみると極めて少量（８．２ｍｇ/ｋｇ）であっても，純粋フロリジン３０ｍｇ/ｋｇ（リンゴ果実抽出物の量に対して３．６５倍量）と同程度の優れた活性を示すものである。
このような本願発明の作用効果は，単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであり，本願の優先権主張日当時の技術常識を参酌しても引用発明から予想できない格別顕著な作用効果であるといえる。
したがって，本件審決には，本願発明の格別顕著な作用効果を看過した誤りがある。
(3)まとめ
以上によれば，本願発明は，引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとした本件審決の判断は誤りであり，本件審決は，違法であるから，取り消すべきものである。
２被告の主張
(1)取消事由１に対し
アまず，本願明細書の記載事項（段落【０００７】，【０００８】，【００１４】及び【００２２】）によれば，本願発明の「ジヒドロカルコン」とは，フロリジン及びフロレチンである。
次に，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」にいう「富む」の意義については，本願発明の特許請求の範囲（請求項６）には，具体的にどの程度のフロリジン及びフロレチンを含むものであるかについての特定がない。しかし，本願明細書の段落【００１８】の記載によれば，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」にいう「富む」とは，抽出物に含有されるポリフェノールがフロリジン及びフロレチンを１０重量％以上の割合で含むものであると解される。一方，引用例１記載の表１（別紙２参照）には，画分６にフロリジンが４１．３％が含まれ，画分７にフロリジンが３１．５％，フロレチンが３９．２％含まれていることが示されており，また，フロリジン及びフロレチンが画分６及び７において最も多く含有されている成分であることが示されている。
そして，フロリジンは，ジヒドロカルコンであるから，フロリジンが約３０～４０重量％含まれている画分６及び７は，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」であるといえる。本件審決は，このような引用例１記載の画分６及び７に基づいて引用発明を認定したものである。そうすると，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないとの本件審決の判断に誤りはない。
原告は，この点に関し，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料であるリンゴの種類及び成熟度合い，原料からの抽出物の抽出方法，ＨＰＬＣによる分析抽出方法（分離精製方法）が異なり，本願発明における抽出物の含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は異なるから，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。
本願発明と引用発明においては，抽出原料が異なることから，たとえ，同じ方法で抽出，精製されたとしても，得られた画分や抽出物に含まれる成分が全く同じにならないことは争わない。
しかしながら，本願発明の特許請求の範囲（請求項６）は，抽出物の成分について，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」とする以外には成分組成を何ら特定していないし，原料からの抽出物の抽出方法や精製方法も特定していないから，原告の上記主張は，そもそも本願発明の特許請求の範囲の記載に基づくものではなく，引用発明の組成物の成分に本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」が含まれることを否定する理由にはならない。なお，本件補正後の特許請求の範囲の請求項５は，本願発明とは異なる発明のものであり，そもそも請求項５記載の「クエルシトリンおよびクエルセチン」はジヒドロカルコンでもないことからすると，引用発明の組成物に「クエルシトリンおよびクエルセチン」が含有されているか否かは，本願発明における抽出物の含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分とが相違することの根拠とはならない。
イマルス（シルベストリス）リンゴは，リンゴの品種として周知である（乙１）から，引用発明において，抽出原料として，未熟リンゴに代えて，周知の成熟マルス（シルベストリス）リンゴを用いてみる程度のことは，当業者が容易になし得ることである。
そして，同じ吸着樹脂充填カラムを用い，同じ方法で分画すれば，各画分に同様の成分が含まれることは技術常識であることからすると，引用例１記載の抽出方法と同様の方法によってバラ科植物の果実である成熟マルス（シルベストリス）リンゴからポリフェノール抽出物を得て，引用例１記載の精製方法と同様の方法によって画分６及び７に相当する画分を得れば，そこには，引用例１の実施例の場合と同様にフロリジンやフロレチンが含有される。つまり，本願発明は，引用発明と同じくリンゴを原料とするものであるから，含有割合に多寡はあるとしても，引用例１記載の方法と同様の方法で抽出，精製すれば，画分６及び７に相当する画分は，引用発明と同様にフロリジンやフロレチンが相当の割合で含有される「少なくとも１のジヒドロカルコンに富む」ものといえる。
そうすると，当業者は，引用発明に基づいて相違点イに係る本願発明の構成を容易に想到し得えたものである。
したがって，本件審決における相違点イの容易想到性の判断の誤りをいう原告の主張は理由がない。
(2)取消事由２に対し
フロリジンやフロレチンに糖の吸収阻害作用やグルコース輸送阻害作用があることは，周知であり（甲２ないし４），本願発明の効果は，抽出物にこれらの成分が含有されることによる効果にすぎない。


そして，引用例１記載の方法と同様の方法によって，リンゴのようなバラ科植物の果実からフロリジンやフロレチンに富む画分を得れば，これらジヒドロカルコンによる効果が得られることは，当業者が予測し得るものである。また，抽出原料だけでなく，抽出方法や精製方法が異なれば，得られる抽出物の成分が相違することは技術的にみて明らかであり，得られる成分が相違すれば，その生理的作用が異なることも明らかである。原告主張の本願明細書の段落【００２９】記載の効果は，段落【００２２】記載の特定の方法で得られた特定のものの結果にすぎず，そのような結果を抽出方法や精製方法を特定しない広範な本願発明全体の顕著な効果として参酌することはできない。
さらに，甲１６の実験結果は，実験対象の組成物が，ジヒドロカルコンのほか，フラボノール，ヒドロキシ桂皮酸をも含むものであるから，当該実験結果に示された，特定の方法で得られた特定の成分からなる抽出物の組成や生理的作用に関する効果は，本願発明の発明特定事項によってもたらされた効果であるということも，本願発明全体にわたる効果であるということもできない。
したがって，本件審決における本願発明の格別顕著な作用効果の看過をいう原告の主張は理由がない。
(3)まとめ
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本願発明は，引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（相違点イの判断の誤り）について
(1)本願明細書の記載事項等
ア本願発明の特許請求の範囲（請求項６）の記載は，前記第２の２のとおりである。
イ本願明細書（甲６）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「表１」及び「図１」については別紙１を参照）。(ア)「【発明の属する技術分野】本発明は，体重を制限し，身体の審美的外観を改善し，かつ，非病理的形態の肥満症を治療するための哺乳動物の美容処理におけるジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分の使用に関する。また，本発明は，このフェノール性画分に基づく食餌療法組成物またはニュートラシューティカル組成物の使用にも関する。また，本発明は，糖尿病の予防において使用することが意図される医薬生成物として使用するためのこのポリフェノール性画分に基づく組成物も開示する。」（段落【０００１】）
(イ)「【従来の技術】ポリフェノール性化合物は植物界に非常に広範に存在することが知られている。最も豊富に存在するものはクロロゲン酸，プロシアニジンＢ１およびＢ２，エピカテキン，フロレチン，フロリジンおよびｐ－クマル酸である。その結果，多くのポリフェノールに富む生成物が市販されており，最も一般的には緑茶，ブドウ種子およびマツ樹皮から抽出されている（…）。」（段落【０００２】）「特許ＥＰＡ０６５７１６９号は，バラ科植物（リンゴ，西洋ナシほか）の未熟果実（３ないし１０ｇと計量される）からのポリフェノール性画分の抽出をすでに開示している。かく定義されるポリフェノール性画分は，多含量のヒドロキシケイ皮酸族の誘導体（クロロゲン酸，コーヒー酸，およびｐ－クマル酸）およびフラボノール族からの分子の誘導体（カテキン，エピカテキンおよびプロシアニジン）を含むことによって特徴付けられる。未熟果実から得たこれらのエクストラクトのフロリジンは，全フェノール性化合物の７重量％未満を表し，９％未満のバラ科植物の典型的なジヒドロカルコン（フロリジンおよびフロレチン）を表す。植物界に存在するフェノール性化合物の中では，フロレチンおよびそのグリコシル化誘導体，フロリジンがリンゴおよびバラ科植物の他の果実の典型的なものである。フロリジンは樹木の種子および樹皮中に多量に見出されるが，リンゴ果汁および果皮中にははるかに少量でしか見出されていない。」（段落【０００３】）
「フロリジンは，グルコースの同化を遮断するその活性につき長い間知られている。記載した作用の１の機構は，フロリジンが単糖と競合するようになって，その結果，血中におけるその輸送を制限するものと考えられている（AlvaradoおよびCrane,Biochem.Biophys.   Acta,56,pp.170,1962）。もう１の機構，おそらく先の機構と関連しているものは，小腸におけるグルコース，ガラクトース，キシロースほかのごとき糖のナトリウム依存輸送系の遮断が含まれるものと考えられている（Esakiら,Agric.Biol.   Chem.,55,11,   pp.2855,1991）。糖の“天然の”輸送体は２の独立した部位，すなわち“糖”親和性を有する部位および“フェノール”親和性を有する部位，を有し，該２の部位との相互作用によって輸送体に強固に結合することによってフロリジンが膜を通過する糖の輸送を遮断するようである。」（段落【０００４】）「これらの仮説は，イン・ビボ（invivo)の実験によって確認された。フロリジンは，ヒツジ（GoetschおよびPritchard,Am.J.   Vet.Res.,19,pp.637,   1958），ヤギ（Schulzら,J.Dairy   Sci.,32,pp.   817,1949）およびウシ（Lyleら,J.Dairy   Sci.,67,pp.   2255,1984;Youngら,J.Dairy   Sci.,57,pp.   689,1974）において血中グルコースのアベイラビリティーを低下させ，糖尿（尿中のグルコースの存在）を誘導することについて長い間首尾よく実験的に調べられている。雌ウシにおける皮下注射として４８時間の１日当り２ないし４グラムのフロリジンで，処理した動物の血漿のグルコースおよびインスリン含量の劇的な低下ならびに尿中の１日当り２２５ないし３３７グラムのグルコースの分泌をもたらすのに十分である（Amaral-Philipsら,J.Dairy   Sci.,76,pp.752,1993）。」（段落【０００５】）「グルコースの膜輸送を遮断するこの機構は，糖尿病を予防し，ある種の形態の肥満症を治療するために特に西洋の食餌療法において非常に有利である。したがって，２の特許には，グルコース輸送を遮断することを意   図した   医薬組   成物中   のフロ   リジン   が含ま   れてい   る。Ｃ   Ｚ1993000931986号（Valovic）は，リン酸，硫酸，乳酸，クレオソート，三酸化砒素，硫酸ナトリウムならびに果樹樹皮から抽出されたフロリジンを含有する植物エクストラクトをベースとする混合物を開示している。米国特許第5,985,850号（FalkおよびAsculai）は，ある種の型の細胞におけるグルコース輸送を遮断するための活性分子（フロリジンまたは同一族の分子を含む）の輸送体としてヒアルロン酸を含む医薬組成物を開示している。」（段落【０００６】）


(ウ)「【発明が解決しようとする課題】リンゴのホモジネートまたは果汁中には，他のポリフェノールと比較してジヒドロカルコン（フロレチンおよびフロリジン）は少量しか存在しない。クロロゲン酸およびプロシアニジンは，ジュース用リンゴであるか生食用リンゴであるかにかかわらず，リンゴの主要なポリフェノールであり，フロリジンおよびフロレチンが成熟リンゴの総ポリフェノールの５重量％を超えて存在することはない（KaradenizおよびEkski,1996,Sanonerら,   1999aおよびb）。」
（段落【０００７】）
「公知のポリフェノール性エクストラクトにおいては，種々の出発物質中に存在する比率に対して種々のフェノール性分子間の比率が保持されている。したがって，ヒドロキシケイ皮酸（コーヒー酸，クロロゲン酸およびクマル酸）に富みかつジヒドロカルコン（フロリジンおよびフロレチン）に乏しいポリフェノール性エクストラクトが従来得られてい
る：」（段落【０００８】）
「【表１】…」（段落【０００９】）
「ε＝定量不可能な量
＊＝３回収集した１５品種のジュース用リンゴおよび３品種の生食用リンゴに対する測定から収集した値」（段落【００１０】）(エ)「【課題を解決するための手段】本出願人は，健康に対するその有利な作用がよく知られているリンゴのフェノール性画分に関心を持つようになった（BlackhollyH.,Nut.   andFoodSci.,   109,pp.2-4,   1987）。本出願人は，本発明の主題をなすジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の美容使用を開発した。」（段落【００１３】）
「すなわち，本発明は，
（１）体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するための，哺乳動物の美容処理におけるジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分
の使用；
（２）ある種の非病理的形態の肥満症を美容処理するための，（１）に記載のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分の使用；（３）総ポリフェノールに対して少なくとも１０重量％のフロリジンを含む少なくとも１０％のポリフェノールを含むことによって特徴付けられるバラ科植物の果実から得られる画分の（１）または（２）に記載の
使用；
（４）総ポリフェノールに対して１０ないし７０重量％のフロリジンを含有することによって特徴付けられる画分の（１）ないし（３）いずれ
か１に記載の使用；
（５）クロロゲン酸を含有することによって特徴付けられる画分の（１）
ないし（４）いずれか１に記載の使用；
（６）そのクロロゲン酸の重量に対するフロロジンの重量比が１以上である画分の（１）ないし（５）いずれか１に記載の使用；（７）エピカテキンを含有することによって特徴付けられる画分の（１）
ないし（６）いずれか１に記載の使用；
（８）そのエピカテキンの重量に対するフロリジンの重量比が９よりも大きい画分の（１）ないし（７）いずれか１に記載の使用；（９）少量のプロシアニジンＢ２，クエルシトリン，クエルセチン，ｐ－クマル酸および他のフェノールを含有することによって特徴付けられる画分の（１）ないし（８）いずれか１に記載の使用；（１０）コーヒー酸の重量に対するフロリジンの重量比が４よりも大きくなる量でコーヒー酸を含有することによって特徴付けられる画分の（１）ないし（９）いずれか１に記載の使用；
（１１）そのコーヒー酸の重量比が総ポリフェノールの１％未満を表す画分の（１）ないし（１０）いずれか１に記載の使用；（１２）フロレチンを含有することによって特徴付けられる画分の（１）
ないし（１１）いずれか１に記載の使用；
（１３）ジヒドロカルコン（フロリジンおよびフロレチン）が，ヒドロキシケイ皮酸（コーヒー酸，クロロゲン酸およびｐ－クマル酸）に対して４０重量％以上の比率で存在することによって特徴付けられる画分の
（１）ないし（１２）いずれか１に記載の使用；
（１４）抽出を成熟リンゴから行うことによって特徴付けられる画分の
（１）ないし（１３）いずれか１に記載の使用；
（１５）抽出をマルス・シルベストリス・ミル（Malussylvestris    Mill）リンゴで行うことによって特徴付けられる画分の（１）ないし（１４）
いずれか１に記載の使用；
（１６）（３）ないし（１５）いずれか１に記載のポリフェノール性画分を含む食餌療法またはニュートラシューティカル組成物の使用；（１７）体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するための美容
処理のための（１６）記載の食餌療法組成物の使用；
（１８）ある種の非病理的形態の肥満症の美容処理のための（１６）記
載の食餌療法組成物の使用；
（１９）医薬生成物として使用するための，少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含有する組成物；（２０）画分が（３）ないし（１５）いずれか１に記載されているもの
である（１９）記載の組成物；
（２１）糖尿病の予防に使用することが意図される医薬生成物を調製するための，ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分の使用；（２２）画分が（３）ないし（１５）いずれか１に記載されているものである（２１）記載の使用を提供する。」（段落【００１４】）(オ)「もう１の主題は，身体の審美的外観を改善するための美容処理における食餌療法，ニュートラシューティカルまたは美容補給物としてのこの画分の使用からなる。」（段落【００１５】）
「他の主題は，以下の明細書および実施例を読めば明らかになるであろう。本発明の１の主題は，哺乳動物の美容処理における，バラ科植物の果実からのジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用である。このジヒドロカルコンに富むフェノール性画分は，炭水化物代謝の調節の見地から，優れた特性を，より詳細には，糖輸送系を遮断することによって糖，特にグルコースの同化を低下させる特性を有する。そのことは，身体の審美的外観を改善する美容処理の関連において，体重を制限すること，体重増加を制御すること，およびある種の非病理的形態の肥満症において有効な役割を果たす。」（段落【００１６】）「体重を制限するため，体重増加を制御するため，およびある種の非病理的形態の肥満症のための食餌療法またはニュートラシューティカル調製物におけるこれらの画分の使用は，本発明の主題をなす。」（段落【００１７】）
(カ)「【発明の実施の形態】本発明で使用するジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分は，少なくとも１０重量％，好ましくは５０重量％のポリフェノールを含み，そのうちの少なくとも１０重量％，好ましくは１０～７０重量％はフロリジンからなる。このエクストラクトは，クロロゲン酸，エピカテキン，プロシアニジン，クエルシトリン（quercitrin）ｐ－クマル酸およびフロレチンをも含み得る。特に好ましいこのポリフェノール性画分である１の組成物は：重量％で－１０％，好ましくは５０％を超える総ポリフェノール－フロリジンとして，該ポリフェノールの少なくとも３０％，好ましく


は３０～４０％
－クロロゲン酸として，該ポリフェノールの１１％以下，好ましくは２
～１１％
－エピカテキンとして，該ポリフェノールの４％以下
－プロシアニジンＢ２として，該ポリフェノールの２％以下－クエルシトリンとして，該ポリフェノールの２％以下
－クエルセチンとして，該ポリフェノールの２％以下
－ｐ－クマル酸として，該ポリフェノールの０.５％以下，および－コーヒー酸として，該ポリフェノールの０.５重量％未満を含む。」（段落【００１８】）
「ポリフェノール性画分は，ヒドロキシケイ皮酸に対して４０重量％以上の比率でジヒドロカルコンが存在することによって特徴付けられる。コーヒー酸は，存在するフロリジンの２０重量％未満の重量比率で存在する。好ましくは，コーヒー酸はエクストラクトの総ポリフェノールの１重量％未満しか存在しない。フロリジンの比率はカテキンのものよりも重量で９倍大きい。存在するフロリジンの量はクロロゲン酸のものと，重量において少なくとも等しい。」（段落【００１９】）「意図する出願に使用し得るポリフェノール画分はフロレチンを含有し得る：酸加水分解を制御することにより（MerckIndex,12th   Edition），実質的に全てのフロリジンをフロレチンに変換し得る。」（段落【００２０】）
(キ)「本発明によるフェノール性画分において，ジヒドロカルコンはヒドロキシケイ皮酸に対して４０重量％以上の比率で存在する。本発明において使用するジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分は，成熟リンゴからジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を選択的に抽出する以下の抽出方法によって得ることができる：」（段落【００２１】）
「・破砕したリンゴを，添加した水の存在または不存在下で，１またはそれを超える固／液抽出に付す。
・ついで，得られた湿固形エクストラクトを乾燥するかまたは酵素的に液化して，液体エクストラクトを得る。
・乾燥固形エクストラクトを，純粋または水との混合液としての極性有機溶媒，好ましくはＣ１－Ｃ４脂肪族アルコールを用いる１０分間ないし２時間にわたるさらなる抽出に付して，有機エクストラクトを得る。・この有機エクストラクトを，好ましくは減圧下にて，６０℃以下の温度にて蒸発乾固させる。
・ついで，この残渣を水に採り，その後それを，数回，好ましくは４回，水－非混和性溶媒，好ましくは酢酸エチル，酢酸メチルまたは酢酸プロピルを用いて抽出する。
・得られた有機溶液を一緒に混合し，６０℃未満，好ましくは５０℃未満の温度にて蒸発乾固させて本発明の主題であるポリフェノール性画分を得る。
・もう１の経路を介して，湿固形エクストラクトを酵素混合物の存在下，３０ないし５０℃，好ましくは４０ないし４５℃の温度にて１ないし４時間，水と混合して液体エクストラクトを得る。
・この液体エクストラクトを遠心または濾過，ついで限外濾過によって清澄化する。
・そのエクストラクトを，スチレン－ジビニルベンゼン型の吸着剤樹脂を充填したクロマトグラフィー・カラムに負荷する。その樹脂を酸性化した水で洗浄して不純物および残留糖を除去する。ついで，ポリフェノールを，４０ないし７０重量％，好ましくは５０ないし６０重量％のエタノールを含有するアルコール水溶液で溶出する。メタノールおよびブタノールのごとき他のＣ１－Ｃ４脂肪族アルコールも用い得る。・必要なら，当該方法の間にからろうを除去する工程を導入する。・抽出によって得た生成物を最後に水に採り，ついで好ましくは噴霧乾燥または凍結乾燥によって乾燥させて，少なくとも２０重量％のポリフェノール，好ましくは５０重量％を超えるポリフェノールを含有するベージュ色の粉末を得る。このポリフェノールの１０重量％，好ましくは１０ないし７０％がジヒドロカルコン，好ましくはフロリジンである。」
（段落【００２２】）
(ク)「画分は，前記の方法によって，好ましくはバラ科植物の成熟リンゴ，詳細にはマルス・シルベストリス・ミル（Malussylvestris    Mill）から得る。前述の特徴を有し，前記の方法に従って得た食用リンゴのこのエクストラクトは，食餌療法補給物またはニュートラシューティカル補給物として使用し得る。本発明の主題は，とりわけ，前記したジヒドロカルコンに富むポリフェノール画分を含む美容組成物の使用にも関する。本発明の主題は，体重を制限するための美容処理用，ある種の非病理的形態の肥満症の美容処理用の，および身体の審美的外観を改善するための食餌療法組成物の使用にも関する。」（段落【００２３】）「組織による糖の吸収を実質的に低下させることによって，ポリフェノール性エクストラクトは過剰な体重および肥満症を制御することにおいて有利な役割を有し，したがって，“細くする”ことを意図するニュートラシューティカルまたは食餌療法生成物において有利に使用し得る。」（段落【００２４】）
「また，本発明は，医薬生成物として使用するための，前記定義の少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含有する治療組成物にも関し，この医薬生成物は糖尿病の予防に使用することが意図される。」（段落【００２５】）
(ケ)「【実施例】実施例１：フロリジンに富むポリフェノール性画分に
よるグルコース輸送を阻害することに対する活性
膜結合グルコース輸送体（ＧＬＵＴ）は，哺乳動物細胞におけるグルコースおよびデヒドロアスコルビン酸（ＤＨＡＡ）の共通の輸送体であり，糖の代謝に必須である。糖輸送体を遮断してグルコースおよびＤＨＡＡの両方の吸収を阻害するポリフェノール性エクストラクトの効力の測定では，ParkおよびLevineによって記載されている方法（ParkJ.B.およびLevineM.,2000.   J.Nutr.,130,   pp.1297-1302）を用いる。この方法には，ＧＬＵＴ１輸送体が含まれ，それは大部分の組織に存在する。この輸送体の活性化により，血中から細胞へのグルコースの輸送が許容される。」（段落【００２７】）
「本発明者らは，グルコースの吸収への応答に対する５ないし５００μｇ／ｍｌの濃度のポリフェノール性エクストラクトの効果を実験するためにヒト子宮セルライン（IshikawaVar1）を用いた。実験は生理食塩水中で行って，タンパク質との可能な結合に関連するアーティファクトを最小限化した。応答は，標識した２－デオキシグルコース（２ＤｅＯＧ）を用いることによって３０分間インキュベートした後に測定し，結果を知られているグルコース－輸送体インヒビター，すなわちフロレチンおよびゲニステインと比較した。その結果を，インヒビターなしの対照区に対する，３０分間インキュベートした後の２ＤｅＯＧの輸送体の阻害のパーセンテージとしてグラフで表す（図１）。」（段落【００２８】）


「ポリフェノール性エクストラクトは，５ないし５００μｇ／ｍｌの濃度にかかわりなく，グルコースの膜輸送の阻害に非常に大きな効果を示している：５μｇ／ｍｌの濃度において２ＤｅＯＧの吸収のほぼ３０％の阻害が存在し，この阻害は５００μｇ／ｍｌの濃度については８０％まで上昇している。ポリフェノール性エクストラクトの効果は，少なくとも，望ましい効果に関するその効力について一般的に認識されている濃度である１ないし１００μＭの濃度のゲニステインまたはフロレチンのものよりに少なくとも等しいか，それよりも実際にはより高い。」
（段落【００２９】）
「したがって，この実験は，ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が身体による糖取込みを制御すること，過剰な体重の制御を促進すること，およびある種の形態の糖尿病をできる限り予防することについて寄与することを示している。」（段落【００３０】）(コ)「【発明の効果】本発明によれば，体重を制限し，身体の審美的外観を改善し，かつ，非病理的形態の肥満症を治療するための哺乳動物の美容処理におけるジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が提供される。」（段落【００３４】）
ウ前記ア及びイの記載を総合すれば，本願明細書には，次の点が開示されていることが認められる。
(ア)典型的なジヒドロカルコンであるフロリジンには，生体内でグルコースの同化を遮断する活性が知られているが，リンゴのホモジネート又は果汁中には，他のポリフェノールと比較してジヒドロカルコン（フロリジン及びフロレチン）が少量しか存在せず，また，フロリジン及びフロレチンが成熟リンゴの総ポリフェノールの５重量％を超えて存在することはなく，さらには，公知のポリフェノール性エクストラクトは，ヒドロキシケイ皮酸（コーヒー酸，クロロゲン酸及びクマル酸）に富むが，ジヒドロカルコンに乏しいという課題があった。
(イ)本願発明は，医薬生成物としての組成物について，バラ科植物の成熟リンゴであるマルス・シルベストリス・ミルからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む構成を採用し，このジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が身体による糖取込みを制御することによって，体重を制限し，身体の審美的外観を改善する効果を奏する。
(2)引用例１の記載事項
引用例１（甲１）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「表１」及び「表２」については別紙２を参照）。
ア「【請求項１】複数のポリフェノールを含有する原料中に含まれるポリフェノールをスチレン系樹脂より構成される吸着樹脂に吸着させ，これを所定の溶出液を使用して所望のポリフェノール群毎に分離，精製することを特徴とするポリフェノールの製造法。」
「【請求項２】原料がバラ科植物由来のものである請求項１記載のポリフェノールの製造法。」
「【請求項６】該所望のポリフェノール群がカルコン類およびその配糖体，またはフラボノイドおよびその配糖体を主体とするものである請求項１または２記載のポリフェノールの製造法。」（以上，２頁左欄）イ「【従来の技術】近年の研究の蓄積により，ポリフェノールの様々な生理機能が解明されてきた。ここで，ポリフェノールとは，フェノール性水酸基を複数有する成分群の総称であり，さらにフラボノイド類，フェノールカルボン酸類，カテキン類，タンニン類など多岐にわたる成分群に分類される。しかしながら現在産業上利用されているポリフェノールは，原料植物から直接抽出した粗抽出物，もしくはある特定のポリフェノール類を分離，精製したものである。ところで，最近の研究では，ポリフェノール中の各成分毎の生理機能性が徐々に明らかにされつつあり，産業上利用するに際しても，特定の成分群のみを利用することによる利点も見いだされてきた。特に広範な分子量分布を有するポリフェノールは，生体内での吸収や代謝に関して，成分の分子量の重要性も明らかになってきている。ポリフェノール類は抗菌，抗ウイルス，抗酸化，活性酸素消去，コレステロール低減，消臭，腸内フローラ改善，抗う蝕，抗動脈硬化，抗がん，抗アレルギー，メラニン生成抑制等など非常に広範な生理作用を有することが明らかとされ，食品，食品素材，食品添加物，飼料添加物，化粧品素材，医薬品等の製造原料としてその生理活性に応じてポリフェノールを効率良く経済的に製造する方法の開発が強く望まれているのが現状である。ところが，純粋または非常に高純度な単一成分としての天然物由来ポリフェノールは一部の低分子成分のみが，しかも試薬用として市販されているだけであり，例えば非常に有用であることが判明したプロシアニジンの２量体以上のものについては試薬さえも市販されていない。これらを分離，精製するためには，ほとんどの場合逆相系のクロマト法を用いなければならずコストが高くなり産業上の利用は困難である。ポリスチレンもしくはスチレンジビニルベンゼン系の吸着樹脂を利用したプロアントシアニジンの製造法（特開昭６３－１６２６８５号）やポリフェノールの製造法（特願平６－３００５７８号）が開示されているが，これらの技術は，一連のプロアントシアニジン類あるいはポリフェノール類を分離せずにひとまとめにして取り出す技術である。また，上記プロアントシアニジンの製造法はポリスチレン系の吸着樹脂に対し，様々なエタノール濃度によるプロアントシアニジンの精製を試みているが，総プロアントシアニジンの回収率を保持しつつ，高純度で精製する方法に関するものであり，プロアントシアニジンをその重合度に応じて分離する方法や各プロシアニジン成分の含有量，さらにはその他のポリフェノール成分の分離精製方法に関しては全く言及されていない。」（段落【０００２】）
ウ「【発明が解決しようとする課題】例えば，バラ科植物，特にリンゴ由来のポリフェノールでは，フェノールカルボン酸類（クロロゲン酸，カフェ－酸，ｐ－クマル酸とそのエステル体等），カテキン酸（（＋）－カテキン，（－）－エピカテキン），カテキンの寡量体であるプロアントシアニジン類（プロシアニジンＢ1，プロシアニジンＢ2，プロシアニジンＣ1等），高分子型プロアントシアニジン（７量体以上），カルコン類（フロリジン，フロレチンキシログルコシド等）などと，多成分が含有されている。しかし，現在産業上利用されているのは，これら多成分群を包括的含有しているポリフェノールであり，個々のポリフェノール化合物の生理活性についての研究が進歩するに共に，より特定のポリフェノールのみからなるポリフェノールの提供が産業界から要望されているのが現状である。…本発明は，特定の生理活性を有するポリフェノール群を高純度に含むポリフェノール化合物を提供する方法を提供することを目的とするものである。」（段落【０００３】）


エ「【課題を解決するための手段】…本発明者らは，これらの知見をもとにしてこのように植物から直接抽出したポリフェノール含有粗抽出物，もしくはより精製度を高めたポリフェノール類を選択的に精製したものから，成分群を特定したポリフェノール，または特定の成分群を高純度で含有するポリフェノールを，より効率良く，しかも経済的，工業的に製造するための製造法を検討した。その結果，植物体又はその搾汁液（果実のジュースを含む）から抽出した粗抽出物，もしくは粗抽出物を精製して得られた総ポリフェノール類を原料とし，ポリスチレン系の吸着樹脂を含むカラムにかけ，所望のポリフェノール類を吸着させ，吸着させたポリフェノール類をその成分の特性に応じた所定の溶出液を用いて溶出させることにより，フェノールカルボン酸，プロアントシアニジン等の縮合型タンニン類を含むフラバン－３－オールの１～３量体，４～１５量体，カルコン・フラボノイド類などの所望とするポリフェノール成分毎にそれぞれ効率良く分離，精製できることを見いだし本発明を完成するに至ったものである。」（段落【０００４】）
オ「【発明の実施の形態】本発明において使用する複数のポリフェノール成分を含有する原料としては，リンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む）又はその搾汁液，植物体（組織培養により得られるカルスをも含む）の有機溶媒抽出物が使用できる。また，特開平７－２８５８７６号公報に開示されている果実ポリフェノールも原料として好適に使用できる。本発明において，所定の生理活性を有するポリフェノール化合物として分離，精製可能なポリフェノール群としては，フェノールカルボン酸類やそのエステルより構成されたフェノール酸類，及び／又はポリフェノールと有機酸のエステルからなるポリフェノール群，カテキン類およびカテキン類の寡量体（ｎ≦６）（別称：プロアントシアニジン）からなるポルフェノール群，カルコン類やその配糖体，及び／又はフラボノイドやその配糖体からなるポルフェノール群が含まれる。」（段落【０００５】）
「ポリフェノール類の溶出液としては水，アルカリ，酸，アルコール類，エステル類，ケトン類またはそれらの混合液が用いられ，溶出するポリフェノール類の特性に応じて最適な溶出液を調製することが好ましい。最適な溶出液を調製するに際しては，溶出させるポリフェノール成分の特性に応じて，例えば順次溶出液の溶解性や極性を変更して，その溶出液の極性に対応させた形で所望とするポリフェノール群を溶出させればよい。溶出させる極性の目処としては所望とするポリフェノール群を溶出することができる極性よりも若干高く，所望とするポリフェノール群以外のポリフェノール群を溶出させることはできない極性を選定するようにすればよい。…カルコン＋フラボノイド類から構成されるポリフェノール群を得ようとするには，脱イオン水で充分に洗浄後，３０％ｖ／ｖ以下のエタノールを含む水溶液で充分に洗浄後，高濃度のエタノール水溶液，例えば６５％ｖ／ｖエタノール水溶液で溶出させて得ればよい。」（段落【０００７】）「このように，所望とするポリフェノール群を分離，精製するためには，溶出液の極性を所望とするポリフェノールを高純度に含むポリフェノール群の物理化学的性質にあわせて変えて溶出することができる。…このようなポリフェノール群の例としてはフェノール酸，カテキン類のオリゴマー（寡量体）よりなるポリフェノール群，カルコンとフラボノイドなどからなるポリフェノール群が挙げられる。所望とするポリフェノール群を溶出させる溶出液の特性としては，極性以外に，ｐＨ，溶媒のポリフェノール群の溶解度などが挙げられる。溶出に際しては，これらの特性を単独及び／又は組み合わせて溶出液の特性を所望とするポリフェノール群の特性に対応した形で，順次変更して使用すればよい。」（段落【０００８】）カ「【実施例】以下実施例により，本発明をさらに具体的に示すが，この一例に限定されるものではない。
〔分析方法〕分析は，高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により行った。ただし，各成分の試薬が市販されていないものが多いため，各成分間で吸光係数が異なり実際の定量値には正確に対応しないが，純度は紫外部２８０ｎｍの吸光度を指標としたＨＰＬＣ純度で表した。各成分の定性は，入手可能な成分に関してはそれを標準物質とし，入手できない成分に関しては，フォト・ダイオード・アレー検出器による紫外部吸収特性を解析し，成分群を特定した。さらに，プロアントシアニジン類に関しては，RapidComm.Mass   Spectrom.,11,31-36(1997)，および日本農芸化学会誌，72,306(1998)に記載の手法により分画・分析した。〔実施例〕特開平７－２８５８７０号(判決注・甲５）に記載されている方法により調製したリンゴ中ポリフェノール抽出物を原料として使用し，以下の方法により各ポリフェノール群を分離，精製した。試料のポリフェノール溶液（濃度２２％ｗ／ｗ：２５０ｍｌ）を脱イオン水で５倍に希釈し，水酸化ナトリウム水溶液にてｐＨを６．０に調整し，スチレン系合成吸着樹脂を充填したカラム（吸着樹脂ダイヤイオンＨＰ－２０：三菱化学社製；カラム：φ５０×５００ｍｍ）に室温で通液した。先ず，脱イオン水を３カラム容量通液し，以上のカラム通過液（以下ＦＴと称する）を画分１とした。次に，１０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分２とした。次に，１５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分３とした。次に，２０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分４とした。次に，２５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分５とした。次に，３０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分６とした。次に，６５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分７とした。ポリフェノール群の特性に応じて溶出液の極性，ｐＨを順次変更した溶出液を使用して分画した画分１～画分７をＨＰＬＣにより各成分および成分群の純度を分析し，表１に示した。」（段落【００１０】）
「【表１】…」（段落【００１１】）
「さらに，各画分を成分群にまとめたものが表２である。」（段落【００１２】）
「【表２】…」（段落【００１３】）


「表２に示したように，画分１からはフェノール酸を高純度に含有するポリフェノール抽出液が得られた。同様に，画分２からは１～３量体を約４７％，または１～６量体を約９１％含有するポリフェノール抽出液が得られた。同様に，画分３からは１～３量体を約７５％，または１～６量体を約１００％含有するポリフェノール抽出液が得られた。同様に，画分４からは３～１５量体を約１００％含有するポリフェノール抽出液が得られた。同様に，画分５からは４～１５量体を約５０％，またはカルコンおよびフラボノイド類を約３６％含有するポリフェノール抽出液が得られた。同様に，画分６からはカルコンおよびフラボノイド類を約５６％含有するポリフェノール抽出液が得られた。同様に，画分７からはカルコンおよびフラボノイド類を約８８％含有するポリフェノール抽出液が得られた。」
（段落【００１４】）
キ「【発明の効果】本発明によれば，食品，食品素材，食品添加物，飼料添加物，化粧品素材，医薬品等の製造原料として，また，抗菌，抗ウィルス，抗酸化，活性酸素消去，コレステロール低減，抗がん，抗アレルギー，メラニン生成抑制などの非常に広範な生理作用を有する有用なポリフェノール類から，使用目的に応じた成分群を，安全に効率良く経済的かつ簡便な方法で，収率よく得ることができる。」（段落【００１６】）(3)本願発明の組成物の成分と引用発明の組成物の成分に関する判断の誤り
について
原告は，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料であるリンゴの種類及び成熟度合い，原料からの抽出物の抽出方法，ＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）による分析抽出方法（分離精製方法）が異なり，本願発明における抽出物の含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は異なるから，本件審決が，相違点イに関し，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したのは誤りである旨主張する。しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。アまず，本件審決が相違点イにおいて認定するとおり，本願発明は，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」を抽出原料とするのに対し，引用発明は，リンゴの種類の明示のない，「未熟リンゴ」を抽出原料とするものであって，本願発明と引用例１記載の組成物（引用発明）が，抽出原料であるリンゴの種類及び成熟度合いの点で相違することは，当事者間に争いがない。
次に，本願発明の特許請求の範囲（請求項６）には，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」を含む「医薬生成物として使用するための組成物」との記載があるが，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」からの抽出によって「ポリフェノール性画分」を得るための「抽出方法」を規定する記載は存在しない。一方，本願明細書の段落【００２１】及び【００２２】には，「成熟リンゴからジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を選択的に抽出する」抽出方法の具体例が示されているが（前記(1)イ(キ)），本願明細書には，本願発明の抽出方法を，上記具体例に限定することの記載も示唆もない。そうすると，本願発明の「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」からの抽出によって「ポリフェノール性画分」を得るための抽出方法は，上記具体例のものに限定されるものではなく，引用例１の実施例記載の「特開平７－２８５８７０号（甲５）に記載されている方法により調製したリンゴ中ポリフェノール抽出物を原料」として使用する「各ポリフェノール群」の「分離，精製」方法（段落【００１０】，前記(2)カ）を排除するものとはいえない。
したがって，原告の主張のうち，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料からの抽出物の抽出方法及びＨＰＬＣによる分析抽出方法（分離精製方法）が異なるとの点は理由がない。
イ本件審決が，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したのは，本願発明における抽出物の具体的な含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の具体的な含有成分が実質的に異なるものではないことを述べたのではなく，引用発明の組成物の「ポリフェノール性画分」が「ジヒドロカルコン」に「富む」点において，本願発明と実質的に異なることはないことを述べたものである。本件審決を全体として読むと，本件審決が，本願発明及び引用発明の一致点として，「リンゴからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンを含有するポリフェノール性画分」を「含む」ことを認定した上で，引用発明のポリフェノール性画分」における「ジヒドロカルコン」の含有量（具体的には，別紙２の表１記載の画分６及び７に基づいて「フロリジン」を「約３０～４０重量％」含むと認定）が「ジヒドロカルコン」に「富む」といえるかどうかの点については一応相違点（相違点イ）として認定し，相違点イの判断の過程において上記の判断をしていることから明らかである。
しかるところ，本願発明の特許請求の範囲（請求項６）には，「少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」にいう「富む」の意義について規定した記載はないが，本願明細書には，「本発明で使用するジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分は，少なくとも１０重量％，好ましくは５０重量％のポリフェノールを含み，そのうちの少なくとも１０重量％，好ましくは１０～７０重量％はフロリジンからなる。」（段落【００１８】，前記(1)イ(カ)）との記載がある。これによれば，本願明細書には，「ポリフェノール性画分」が１０～７０重量％のフロリジンを含む場合には，本願発明の「少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」に該当することの開示があるものといえる。そうすると，引用発明におけるフロリジンが約３０～４０重量％を含むポリフェノール性画分は，「ジヒドロカルコン」に「富む」ものといえるから，これは，本願発明の「少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」に該当するものと認められる。


したがって，本件審決が引用発明の組成物の成分は本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したことの誤りをいう原告の主張は，理由がない。(4)相違点イの容易想到性の判断の誤りについて原告は，引用例１には，引用例１記載の組成物の原料として，成熟したマルス（シルベストリス）リンゴ果実を用いることについて記載も示唆もないこと，乙１には，リンゴの「species（種）」として２５種が記載されているが，仮にこれら２５種を成熟したものと未成熟のものとに分類すると，５０種類となり，この５０種類に及ぶリンゴの種の中から成熟したマルス（シルベストリス）リンゴ果実を選択することは容易ではないこと，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料であるリンゴの種類及び成熟度合い，原料からの抽出物の抽出方法，ＨＰＬＣによる分析抽出方法の４点において大きな違いが存在し，引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は，本願発明における抽出物の含有成分と異なることからすると，引用発明において，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物を原料として用いることの動機付けがないから，当業者が引用発明に基づいて相違点イに係る本願発明の構成を容易に想到し得たとの本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア前記(2)の引用例１の記載事項（別紙２の表１及び２を含む。）によれば，引用例１には，次の点が開示されていることが認められる。(ア)バラ科植物，特にリンゴ由来のポリフェノールには多成分が含有されているが，現在産業上利用されているのは，これら多成分群を包括的含有しているポリフェノールであり，個々のポリフェノール化合物の生理活性についての研究が進歩するに共に，より特定のポリフェノールのみからなるポリフェノールの提供が産業界から要望されているのが現状であるという課題があった。
「本発明」は，この課題を解決し，特定の生理活性を有するポリフェノール群を高純度に含むポリフェノール化合物を提供する方法を提供することを目的とし，その手段として，複数のポリフェノールを含有する原料中に含まれるポリフェノールをスチレン系樹脂より構成される吸着樹脂に吸着させ，これを所定の溶出液を使用して所望のポリフェノール群毎に分離，精製する方法を採用した。
(イ)「本発明」において使用する複数のポリフェノール成分を含有する原料としては，「リンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む）又はその搾汁液，植物体（組織培養により得られるカルスをも含む）の有機溶媒抽出物」を使用することができ，また，「特開平７－２８５８７６号公報」（甲５）に開示されている果実ポリフェノールも原料として好適に使用できる。
(ウ)実施例１は，リンゴから抽出したポリフェノール抽出物を調整した溶出液を使用して分画し，ポリフェノール性画分である画分１ないし７を得たことを示したものである。
すなわち，リンゴから抽出したポリフェノールを脱イオン水で５倍に希釈し，水酸化ナトリウム水溶液でｐＨを６．０に調整したポリフェノール溶液（濃度２２％ｗ／ｗ：２５０ｍｌ）を試料とし，これをスチレン系合成吸着樹脂を充填したカラム（吸着樹脂ダイヤイオンＨＰ－２０：三菱化学社製；カラム：φ５０×５００ｍｍ）に室温で通液した上で，まず，脱イオン水を３カラム容量通液し，そのカラム通過液（ＦＴ）を画分１とし，次いで，１０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量を，１５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量を，２０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量を，２５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量を，３０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量を，６５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量を順次通液し，それぞれのカラム通過液（ＦＴ）を画分２ないし７としたものである。
別紙２の表１は，画分１ないし７をＨＰＬＣにより分析した各成分及び成分群の純度を示したものであり，表２は，各画分を成分群にまとめたものである。そして，別紙２の表１には，「ＨＰＬＣ純度」（「ピーク面積／総ピーク面積で示される２８０ｎｍ％」）として，画分６には，ｐ－クマル酸２１．４％，フロリジン４１．３％を含有する抽出ポリフェノールが，画分７には，ｐ－クマル酸５．０％，フロリジン３１．５％，フロレチン３９．２％を含有する抽出ポリフェノールが得られたことが示されている。また，表２には，画分６には，カルコンとフラボノイドの合計で５６．０％を，画分７には，カルコンとフラボノイドの合計で８８．９％を含有することが示されている。
イ前記アによれば，引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法は，複数のポリフェノール成分から特定の生理活性を有するポリフェノール群のみを高純度に得ることを目的とするものであること，引用例１の実施例の画分６及び７は，リンゴから抽出したポリフェノール抽出物を原料とするものであることを理解できる。
また，前記ア(イ)のとおり，引用例１には，複数のポリフェノール成分を含有する原料として，「リンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む）」を使用することができる旨の記載がある。この記載及び引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法の上記目的によれば，引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法において，原料として使用するリンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実は，成熟，未成熟を問わず，また，その品種を特に限定するものではないことを理解できる。次に，乙１には，「リンゴ属植物には２５～３０種の種または亜種が含まれ，ヨーロッパ，アジア，北アフリカに広く分布している（第１表）。…現在利用されているリンゴは西アジアを中心に分布するＭ．pumilaを中心に，ヨーロッパに分布するＭ．sylvestris，西アジアに分布するＭ．astrachanica(Ｍ．pumilaとＭ．prunifoliaの雑種とされる)などの血が混じりできあがったと考えられている。」（７９頁）との記載がある。この記載によれば，本願の優先権主張日当時，マルス（シルベストリス）リンゴ（「Ｍ．sylvestris」）は，ヨーロッパに分布する代表的なリンゴの品種の一つとして周知であったことが認められる。


そうすると，引用例１に接した当業者においては，引用例１の実施例の画分６及び７の原料として，周知のマルス（シルベストリス）リンゴの成熟果実を使用することを試みることの動機付けがあるものと認められる。また，当業者は，引用例１記載の方法と同様の方法でマルス（シルベストリス）リンゴの成熟果実から画分６及び７に相当するポリフェノール性画分を抽出，精製すれば，上記画分には，画分６及び７と同程度の割合でフロリジンやフロレチンを含有することを理解するものといえる。以上によれば，引用例１に接した当業者であれば，相違点イに係る本願発明の構成（「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む」構成）を容易に想到することができたものと認められる。
ウ原告は，この点に関し，引用発明において，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物を原料として用いることの動機付けがない旨主張する。
しかしながら，前記イ認定のとおり，引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法の原料として使用するリンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実は，成熟，未成熟を問わず，また，その品種を特に限定するものではないこと，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実は，ヨーロッパに分布する代表的なリンゴの品種の一つとして周知のものであったことからすると，引用例１の実施例の画分６及び７の原料として，周知のマルス（シルベストリス）リンゴの成熟果実を使用することを試みることの動機付けがあるものと認められるから，原告の上記主張は理由がない。なお，原告が指摘する，引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分と本願発明における抽出物の含有成分とが異なる点は，前記(3)イのとおり，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」を有する点において実質的に異なるところはなく，上記動機付けを否定する理由にはならない。エ以上によれば，本件審決における相違点イの容易想到性の判断の誤りをいう原告の主張は，理由がない。
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（本願発明の格別顕著な作用効果の看過）について原告は，本願明細書記載の本願発明の効果（段落【００２９】）をより明確に示すことを目的として行った甲１６記載の実験の実験データが示すように，本願発明の組成物に含まれる成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物は，フロリジン濃度としてみると極めて少量（８．２ｍｇ/ｋｇ）であっても，純粋フロリジン３０ｍｇ/ｋｇ（リンゴ果実抽出物の量に対して３．６５倍量）と同程度の優れた活性を示しており，このような本願発明の作用効果は，単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであって，本願の優先権主張日当時の技術常識を参酌しても引用発明から予想できない格別顕著な作用効果であるのに，本件審決はこれを看過した誤りがある旨主張するので，以下において判断する。
(1)甲１６は，正常なラットにおける急性経口グルコース耐性試験（ＯＧＴＴ）によって測定した食後血糖に対する本願発明の組成物（ポリフェノール画分を含むリンゴ抽出物。以下「Appl’in」という。）及び純粋なフロリジンの効果を比較した実験結果を記載した「ＮＯＴＥＯＦ    ＣＯＭＭＥＮＴＳ」と題する書面である。甲１６には，フロリジン８．２ｍｇ/ｋｇを含有する２００ｍｇ/ｋｇの用量のAppl’inと３０ｍｇ/ｋｇの用量の純粋なフロリジンについて，それぞれグルコースを投与する５分前に経口経路によってラットに投与し，グルコースの投与の前，その投与の１０分後，２０分後，３０分後，４５分後，６０分後，９０分後，１２０分後，１８０分後及び２４０分後の血糖を測定する実験を行ったこと，その実験の結果，８．２ｍｇ/ｋｇのフロリジンしか含有していない２００ｍｇ/ｋｇの用量のAppl’inが３０ｍｇ/ｋｇの用量の純粋なフロリジンと少なくとも同じ効果を有するものであったこと，この実験は，Appl’inの効果は，フロリジンの含有量のみに起因するものでないことを示すものであることなどの記載がある。(2)しかるところ，本願明細書には，前記１(1)ウ(イ)認定のとおり，本願発明は，医薬生成物としての組成物について，バラ科植物の成熟リンゴであるマルス・シルベストリス・ミルからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む構成を採用し，このジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が身体による糖取込みを制御することによって，体重を制限し，身体の審美的外観を改善する効果を奏するとの開示があるが，一方で，本願発明の作用効果が，単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであることについての記載や示唆はない。
すなわち，本願明細書には，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実については，「画分は，前記の方法によって，好ましくはバラ科植物の成熟リンゴ，詳細にはマルス・シルベストリス・ミル（MalussylvestrisMill）から得る。」（段落【００２３】）との記載があるが，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実を抽出原料とすることが「好ましい」ことの具体的な理由を述べた記載はなく，本願発明が成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実を抽出原料として使用することによってフロリジンが含まれることに由来する効果を超える効果を奏することをうかがわせる記載はない。次に，原告が挙げる本願明細書の段落【００２９】の記載は，「ポリフェノール性エクストラクトの効果は，少なくとも，望ましい効果に関するその効力について一般的に認識されている濃度である１ないし１００μＭの濃度のゲニステインまたはフロレチンのものよりに少なくとも等しいか，それよりも実際にはより高い。」というものであって，フロリジンとは異なる化合物であるゲニステイン又はフロレチンと対比した効果を述べたものであり，この記載から本願発明がフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであることをうかがわせるものではない。また，そもそも，本願明細書には，段落【００２９】記載の「ポリフェノール性エクストラクト」の具体的な組成に関する記載はなく，フロリジンの含有量も特定されていない。(3)そうすると，甲１６の実験は，前記(1)のとおり，Appl’inの効果がフロリジンの含有量のみに起因するものでないとするのであるから，本願明細書記載の本願発明の効果を確認するものとはいえず，むしろ本願明細書に開示のない効果に係る実験であるというべきである。
したがって，甲１６の実験結果をもって，本願発明が引用発明から予想できない格別顕著な作用効果を奏することを認めることはできない。他に本願発明が格別顕著な作用効果を奏することを認めるに足りる証拠はない。(4)以上によれば，本件審決における本願発明の格別顕著な作用効果の看過をいう原告の主張は理由がない。


平成３１年４月１２日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１３０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年３月４日
判        決
原              告     Ｘ
被              告    特許庁   長官同指定   代理人        西    田      秀      彦
前      川    慎    喜
富      士    春    奈
樋      口    宗    彦
半      田    正    人
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１８－３１８３号事件について平成３０年７月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２７年５月１８日，発明の名称を「トイレットロールの芯，及び，トイレットロール」とする特許出願（平成２６年１１月１０日に出願した特願２０１４－２３９３０３号（優先権主張：平成２６年７月４日。日本）の分割出願）をした（特願２０１５－１１３４９１号。甲１，８）。(2)原告は，平成２９年１１月１７日付けで拒絶査定を受け，平成３０年２月１６日，これに対する不服の審判を請求し，同年５月２５日付け手続補正書により，特許請求の範囲を補正した（以下「本件補正」という。請求項の数８）（甲２）。(3)特許庁は，これを不服２０１８－３１８３号事件として審理し，平成３０年７月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年８月１８日，原告に送達された。
(4)原告は，平成３０年９月１０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲【請求項１】の記載は，次のとおりである。以下，本件補正後の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明を「本願発明」といい，その明細書（甲１，８）を図面を含めて「本願明細書」という。【請求項１】巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す識別子が内側面に設けられている，トイレットロールの芯。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本願発明は，下記アの引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに下記イないしエの周知例１ないし３から認められる周知技術及び下記オの甲７文献から認められる技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない，というものである。
ア引用例：実願昭５６－９３０８１号（実開昭５８－１３９４号）のマイクロ
フィルム（甲３）
イ周知例１：特開２００９－３４４６７号公報（甲４）ウ周知例２：特開２００９－２６８５３５号公報（甲５）エ周知例３：実願昭５３－３１１２８号（実開昭５４－１３４６３７号）のマ
イクロフィルム（甲６）
オ甲７文献：特開２０１１－２３０９１８号公報（甲７）(2)本件審決が認定した引用発明，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
トイレットペーパーの筒状の芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ，トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得るように，トイレットペーパーの筒状の芯Ｓに，一定の方向を示めす無数の印Ｍをつけた，トイレットペーパーの筒状の芯Ｓ。
イ一致点
向きを示す識別子が内側面に設けられている，トイレットロールの芯。
ウ相違点
識別子が，本願発明では，「巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す」ものであるのに対し，引用発明では，「トイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ，トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得る」ものである点。
(3)本件審決が認定した周知技術等
ア本件審決は，周知例１ないし３から，以下の周知技術を認定した。トイレットペーパー（トイレットロール）に，その引き出し向きを示す印を設け
ること
イ本件審決は，甲７文献から，以下の技術事項を認定した。フィルムを紙の芯に巻き，巻かれたフィルムの最外周部が張り付いた場合に，フィルムがどちらの方向に巻かれているのか容易に識別することができるようにするために，紙の芯の内側面の端部に巻き方向表示標識４０Ｂ（「巻き方向」の文字及び矢印等（図形や記号））を設けること，すなわち，芯に巻かれている方向を示す
印を設けること
４取消事由
進歩性判断の誤り
(1)引用発明の認定の誤り
(2)相違点に係る容易想到性の判断の誤り
第３取消事由（進歩性判断の誤り）に関する当事者の主張
〔原告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤り
ア引用例には「この考案のトイレットペーパーにおいては…トイレ等内でペーパーホルダーにトイレットペーパーをそう入する際により簡単にトイレットペーパーの上下の確認ができ得るように成した」，「芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ」と記載されている。しかし，芯にトイレットペーパーを巻回する向きは，時計回りと反時計回りの二通りが存在するから，芯に付された識別子（印Ｍ）によって芯の左右が判ったとしても，トイレットペーパーの巻回方向，すなわちトイレットペーパーの引き出し向きは判別できない。また，トイレットロールをホルダーに挿入する向きは少なくとも芯の軸の向きが水平方向となる場合と鉛直方向となる場合の二種類が存在するし，挿入する際における方向は，挿入者が任意に向けることができることであって，一つの方向に定められているものでもない。芯の軸線方向のうちの二つの向き（左か右か）が互いに区別されていることが分かったとしても，それがトイレットペーパーの引き出し向き（上か下か）とは関連していない。「左右」と「上下」とを関連付けるためには別の因子が必要であり，引用例の上記記載は因果が結びついていない。


引用例の上記記載から，引用発明を「印Ｍは，巻回されるトイレットペーパー（トイレットロール）の引き出し向きを判別できるもの」と認定するのは，本願発明を先に理解したものであるからこそなし得たものであって後知恵である。イしたがって，引用例の上記記載から，十分な技術的意義の認識を形成することはできないから，引用例から公知技術を認定することはできない。仮に，引用例の記載から，引用発明を「芯において，芯の軸線方向のうちの一つの向きを示す識別子が，芯の内側をのぞきこめば見えるように設けられている，トイレットロール。」と認定したとしても，このような引用発明は，十分な技術的意義の認識を形成することができないから，引用発明としての適格性を欠く。さらに，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりとなるにすぎない。
一致点：芯に，向きを示す識別子が設けられている点
相違点：本願発明における識別子は「巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す」ものであるのに対し，引用発明における識別子は軸線方向のうちの一つの向きを識別できるものにすぎず，「巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す」ものではない点。
ウ被告の主張について
被告は，単に，「左右」と定義した方向に対して垂直な方向を「上下」と称しているにすぎない。「上下」とは，ホルダーに挿入したときに，トイレットロールの巻回の向きに依存しない，トイレットペーパーの引き出し向きを表していると解釈すべきである。また，トイレットロールの取付状態について，トイレットペーパーが上側から手前側を経由して鉛直方向下側へと垂れ下がるものが一般的であるということはできない。方向や向きに関して理解する際は，主観を含んで選択した一態様だけではなく，複数の方向や向きの相対関係で捉えなければならない。被告は，「印Ｍ」が取付時における右方向又は左方向を示すことを，包装用袋や箱に記載するなどして表記すれば，使用者は正しく取り付けることができると主張する。しかし，引用例にそのような開示はなく，「左右」と「上下」とを関連付けるために，包装紙等に説明書きを加えるなどというのは後知恵である。また，左又は右を指示するだけでは，使用者はトイレットペーパーの巻回の向きがいずれの向きであるのか把握することはできない。
(2)相違点に係る容易想到性の判断の誤り
ア仮に，本件審決に係る一致点及び相違点の認定に誤りがなかったとしても，次のとおり，引用発明並びに周知例１なしい３から認められる周知技術及び甲７文献から認められる技術事項に基づき，相違点に係る本願発明の構成を想到することは容易ではない。
イ引用発明の改良
引用発明がそのままで引き出し向きを判別できるとすれば，引用発明はそのままで十分に機能し，それ以上の改良をしようとする動機は生じない。引用発明のトイレットロールに，他の文献に開示された構成を更に付加しようとする動機は生じない。
ウ周知例１ないし３から認められる周知技術
周知例１ないし３は，いずれもトイレットペーパーの表面上に識別子を設ける態様である。そして，当業者は，この態様を引用発明のトイレットロールに適用する際，トイレットペーパーの表面上に識別子を設けることを動機付けられるというべきである。
すなわち，トイレットロールの外観においては，芯の内側面よりもトイレットペーパーの表面のほうが表面積が広く，かつ，外観で第一に目につきやすい。引用例に開示された態様と周知例１ないし３に開示された態様との違いとして目を惹くのは，記号の種類よりも記号の存在場所である。
したがって，トイレットロールの構成において視認性に関わる変更を加えるとすれば，外観で目立ちにくい部分（芯）において変更を加えるのではなく，外観で目立ちやすい部分（トイレットペーパー）に変更を加えるように動機付けられる。または，引用発明の芯に設けられていた「印Ｍ」を，トイレットペーパーの表面上に移動させることが動機付けられる。
一方，引用発明の「印Ｍ」を，巻回されるトイレットペーパーの引き出す向きを示すものへと変更するという発想は，後知恵である。なお，トイレットペーパーの「最表部」と「芯の内側面」との両方に識別子を設けることはコスト高になるため，実際的ではない。
このように，引用発明に周知技術を適用する際，引用発明の「印Ｍ」の向きを周方向を指すように変更するのは不自然である。当業者であれば，識別子を設けようとする場所としては，「芯の内側面」よりもトイレットペーパーの「最表部」を選択する可能性が高く，そうするように動機付けられる。
エ甲７文献から認められる技術事項
甲７文献から認められる技術事項は，巻芯に「巻き方向」等の文字からなる識別子が付されている態様である。しかし，この態様をトイレットロールに直ちに適用することはできるものではない。
すなわち，ラップフィルム巻回体とトイレットロールとは，使用場所，使用目的，巻回物の材料・透明度が異なるから技術分野が異なる。ラップフィルム巻回体においては，巻回物（ラップフィルム）が透明であることなどから，ラップフィルムよりも巻芯のほうに識別子を付することが動機付けられるが，トイレットロールにおいては，巻回物が不透明であるから，外観からは目立たない芯に識別子を設けようとすることは不自然である。
また，甲７文献における「巻き方向表示標識４０Ｂ」（図３）は，ラップフィルム巻回体を容器から取り出すという限定された状況においてのみ視認することができるものであり，かつ，巻芯の内側面に識別子が示された態様は図３に示された態様のみである。甲７文献における図３という僅かな開示に着目して，その特徴を引用発明のトイレットロールに適用しようとするのは後知恵である。
(3)小括
よって，本願発明は，引用発明及び周知技術等に基づき容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤り
ア引用発明は，「ペーパーの最表部辺をはがしてみなくても，又は始めから最表部の最先端にあるノリづけされていない余白の部分を確認しなくても，トイレ等内でペーパホルダーにトイレットペーパーをそう入する際により簡単にトイレットペーパーの上下の確認ができ得るように」，「トイレットペーパーＰの筒状の芯Ｓに一定の方向を示めした無数の印Ｍをつけたものであ」り，「トイレットペーパーの筒状の芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ，トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別がつく」という効果を奏するものである。このような引用発明の課題及び効果から，トイレットロールの「上下」及び「左右」が共に，ホルダーにトイレットロールを挿入する際におけるトイレットロールについての方向を示すことは明らかである。また，引用発明のトイレットロールが，筒状の芯Ｓを床に対して水平方向に延びるホルダーに挿入して設置されることが前提となっていることも明らかである。
さらに，引用例には，左右の判別と上下の判別とを関連付けた点が明示的に記載されている。


イそして，日本国内の公共施設や住宅のトイレにおいて，トイレットペーパーを，壁に固定されたホルダーに対して，使用者がペーパーを上方から手前側に引き出せるように取り付けることが一般的な使用方法であって，このようなホルダーに対するトイレットペーパーの取付け方が一般的な取付状態である（周知例１の【０００３】【０００５】，周知例３の図面）。
ウ引用発明は，その課題から，「印Ｍ」は，挿入する際にトイレットロールの使用者にその左右が分かるように設けられたものといえる。また，引用発明の課題やホルダーに対するトイレットペーパーの一般的な取付状態からみて，トイレットロールの上下とは，芯が水平となり，使用者がトイレットペーパーの最表部の最先端を上方から手前側に引き出せるようにホルダーに取り付けた場合のトイレットロールの上下を指し示すことも明らかである。
そうすると，トイレットロールの左右が定まっているならば，使用者はトイレットロールの上下の確認ができるといえる。
例えば，「印Ｍ」が，トイレットペーパーをホルダーに取り付ける際の右側（右方向）又は左側（左方向）を示すことを，トイレットペーパーの包装用袋や箱に記載するなど，製品の標準的な使用方法を使用者に知らせる一般的な方法によって表記すれば，使用者が「印Ｍ」についてそのように認識し正しく取り付けることができるところ，そのような表記を行うことは，当業者が発明の具体的適用に当たって適宜になし得ることである。また，「印Ｍ」に対してトイレットペーパーの巻回方向が二通り存在するとしても，芯にペーパーを巻く際には，「印Ｍ」の意味を踏まえて，一般的な取付状態を前提として巻き方向を決めることは，自明の事項といえ，このような場合にトイレットロールの左右が定まっているならば，使用者にとって，上又は下が定まることは明らかである。
エよって，引用例の「芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ，トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際の上下の判別がつく。」との記載の意義を，当業者は合理的に理解することができる。したがって，本件審決の引用発明の認定に誤りはない。
(2)相違点に係る容易想到性の判断の誤り
ア引用発明の改良
引用発明において，「印Ｍ」を引き出し向き（巻き方向）を直接示す標識（符号）に換えることで，より直接的に引き出し向きを判別することができる。発明が機能していることが改良する動機を生じないことにはならない。
イ周知例１ないし３から認められる周知技術
印（識別子）を付す際にその目的や意味を理解しやすいようにすることは，当業者であれば常に考慮することであるところ，周知技術にある印（識別子）は，上下（周方向）の判別を直接的に明らかにすることができるものである。したがって，当業者としては，まず，トイレットロールの芯部分にある引用発明の「印Ｍ」を周知技術にある印（識別子）のような記号形態に変更することを試みようとする。よって，周知技術を引用発明のトイレットペーパーの表面上にではなく，トイレットロールの芯部分に適用する動機付けは十分にあるといえる。
ウ甲７文献から認められる技術事項
本件審決は，甲７文献から，ラップ巻回体に関して，「紙の芯の内側面の端部に」巻き方向表示標識４０Ｂを設けること，すなわち，芯に巻かれている方向を示す印を設けるとの技術事項を引用したものである。識別子が巻芯の外側表面に付されている態様を引用したものではない。
そして，引用発明と甲７文献から認められる技術事項は，「巻回体」である点で技術分野が共通し，巻かれている方向について「印を設けること」の点でも共通している。
したがって，引用発明に甲７文献から認められる技術事項を適用する動機付けがあることは明らかである。
エよって，引用発明には周知例１ないし３から認められる周知技術及び甲７文献から認められる技術事項を適用する動機付けがある。また，引用発明は，「印Ｍ」によりトイレットペーパーの左右が判ることで上下の確認が取れるというものである。
そうすると，当業者には，周知例１ないし３及び甲７文献に記載されたように，引用発明の「印Ｍ」を，巻回向きを直接示す標識に換えることで，より直接的に巻回向きを判別することができるようにする動機付けが生じる。
(3)小括
以上によれば，本願発明は，引用発明及び周知技術等に基づき容易に発明をすることができたものである。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２【請求項１】に記載のとおりであるところ，本願明細書（甲１，８）によれば，本願発明の特徴は次のとおりである。なお，本願明細書には，別紙図面目録記載本願明細書のとおり，【図３】が記載されている。
(1)本願発明は，トイレットロールの芯，並びに，芯及びトイレットペーパーで構成されるトイレットロールに関する。（【０００１】）(2)トイレットペーパーの引き出し向きが自分の好みとなるようにトイレットロールをホルダーに取り付けるためには，糊付けされた部分の周囲を注意深く観察して，トイレットペーパーの巻回の向きを把握しなければならない。しかし，糊付けされた部分の周囲を観察しても状況がよく分からなかったり，糊付けを剥がすにもうまく剥がれなかったりして，煩わしい思いをする場合がある。（【０００６】，【０００７】）
(3)本願発明は，トイレットペーパーの引き出し向きが自分好みの向きになるようにトイレットロールをホルダーに取り付けるという動作を容易にするために，トイレットロールの芯に請求項１の構成を採用したものである。（【０００８】，【０００９】，【図３】）
(4)本願発明は，トイレットロールをホルダーに取り付ける際に，識別子が特定する向きを確認することにより，トイレットペーパーの引き出し向きが自分好みの向きとなるようにトイレットロールをホルダーに容易に取り付けることができる。
（【０００９】，【００１９】）
２取消事由（進歩性判断の誤り）について
(1)引用発明について
ア引用例の記載
引用例（甲３）の考案の詳細な説明には，次のとおり記載があるほか，別紙図面目録記載引用例のとおり，第１図が記載されている。
(ア)この考案はトイレットペーパーに関するものである。（１頁１０～１１行）(イ)この考案のトイレットペーパーにおいては，…ペーパーの最表部辺をはがしてみなくても，又は始めから最表部の最先端にあるノリづけされていない余白の部分を確認しなくても，トイレ等内でペーパホルダーにトイレットペーパーをそう入する際により簡単にトイレットペーパーの上下の確認ができ得るように成したものである。（２頁４～１０行）


(ウ)この考案は第１図に示めすようにトイレットペーパーＰの筒状の芯Ｓに一定の方向を示めした無数の印Ｍをつけたものである。（２頁１１～１４行）(エ)この考案のトイレットペーパーの筒状の芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ，トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別がつく。（３頁７～１２行）(オ)トイレットペーパーをこのように形成したことによりトイレ等内においてペーパーホルダーにトイレットペーパーをそう入する際の上下の判別をきわめて簡単になし得る…。（３頁１３～１６行）
イ引用例に記載された引用発明
(ア)前記ア(ウ)及び(エ)によれば，引用例には，本件審決が認定した前記第２の３(2)アのとおり，引用発明が記載されていることが認められる。(イ)なお，引用発明が有する技術的思想は，次のとおり解すべきものである。
ａ「左右」及び「上下」の意義
トイレットロールは，通常，水平方向に延びるホルダーの軸に筒状の芯を挿入して取り付けられるものである。また，引用例は，第１図を摘示しつつ「トイレットペーパーの筒状の芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り」と記載されている(前記ア(エ))。そうすると，引用発明において「左右」とは，トイレットロールを水平方向に延びるホルダーに取り付ける場合を前提にするものと認められる。
また，引用例に係るトイレットロールは「ペーパーの最表部辺をはがしてみなくても，又は始めから最表部の最先端にあるノリづけされていない余白の部分を確認しなくても，…ペーパホルダーにトイレットペーパーをそう入する際により簡単にトイレットペーパーの上下の確認ができ得る」と記載されている(前記ア(イ))。そうすると，引用発明において「上下」とは，トイレットペーパーの最表部の最先端の位置が使用者にとって手前に来た場合の，トイレットペーパーの引き出し向きの上下をいうものと認められる。
ｂ「印Ｍ」との相関関係
引用例において，「印Ｍ」は「一定の方向を示」すと記載され，筒状の芯Ｓの軸線方向に沿って一方の端部が先細り形状になっている（第１図）。また，引用例において，「印Ｍ」をつけた「トイレットペーパーの筒状の芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判」ると記載されている(前記ア(エ))。さらに，「印Ｍ」の指示先が左又は右のいずれを示すのか明らかにすることは，当業者が発明の具体的適用に当たって適宜行うことである。そうすると，引用発明のトイレットロールは，「印Ｍ」から，これを水平方向に延びるホルダーに取り付ける場合における左右を確認できるものと認められる。
そして，トイレットロールをホルダーに取り付けた場合における左右が確定できれば，それを前提として，製造業者等は，自らが想定する引き出し向きの上下となるようトイレットペーパーを芯に巻回することができ，使用者等は，自らが想定する引き出し向きの上下となるようトイレットロールをホルダーに取り付けることになる。もっとも，引用例は，製造業者等と使用者等との想定を一致させる構成まで開示するものではない。
そうすると，引用発明のトイレットロールは，芯Ｓに入れられた「印Ｍ」から確認できる左右に基づき，これを水平方向に延びるホルダーに取り付けた場合に，トイレットペーパーの最表部の最先端の位置が使用者にとって手前に来た場合における引き出し向きについて，それが実際に上下いずれになるかについて客観的に確定するものではないものの，それが上下いずれになるかについて「印Ｍ」との相関関係において確定できるものということができる。
ｃ引用発明の技術的意義
したがって，引用例には，トイレットロールをホルダーに取り付けた場合における引き出し向きが上下いずれになるかについて，「印Ｍ」との相関関係から確定できるという限度ではあるものの，そのような限度で技術的思想が開示されているというべきである。
ウ原告の主張について
原告は，芯にトイレットペーパーを巻回する向きは二通り存在し，引用例に係るトイレットロール（トイレットペーパー及び芯）において「左右」と「上下」とを関連付けるためには別の因子が必要であるから，引用例の記載から，十分な技術的意義の認識を形成することはできないなどと主張する。しかし，前記イ(イ)のとおり，引用例は，トイレットロールをホルダーに取り付けた場合における引き出し向きが上下いずれになるかについて，「印Ｍ」との相関関係から確定できるという限度で技術的思想を開示するものである。本件審決が認定した引用発明は，引き出し向きが実際に上下いずれになるかについて，「印Ｍ」によって客観的に確定させることまでをいうものではない。一方，原告の上記主張は，引き出し向きを客観的に確定させることを前提とするものであるから，原告の上記主張をもって，本件審決における引用発明の認定に誤りがあるということはできない。
(2)本願発明と引用発明との一致点及び相違点について本願発明では，「芯」に「トイレットペーパー」を巻回したものを「トイレットロール」と称しており，引用発明では，「芯Ｓ」にペーパーを巻回したものを「トイレットペーパー」と称しているから，引用発明の「芯Ｓ」及び「トイレットペーパー」は，本願発明の「芯」及び「トイレットロール」に相当する。また，引用発明の「一定の方向を示めす無数の印Ｍ」は，「芯Ｓの内側をのぞきこめば一目でトイレットペーパーの左右が判り，それ故に上下の確認がとれ，トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得る」ものであるから，方向を示す識別子であって，芯Ｓの内側面に設けられているものである。
そうすると，本願発明と引用発明との一致点・相違点は，前記第２の３(2)イ及びウのとおりであると認められる。
したがって，本件審決の一致点・相違点の認定に誤りはない。
(3)相違点の容易想到性について
ア周知例１ないし３から認められる周知技術
(ア)周知例１（甲４）
周知例１の【０００１】，【０００３】ないし【０００６】及び【図１】（別紙図面目録記載周知例１のとおり）によれば，周知例１には，次の事項が開示されているものと認められる。
ペーパーの引き出し方向が視認できるように，ペーパーの最表部の引き出し口に
引き出し方向に向けた符号を設けたトイレットロール
(イ)周知例２（甲５）
周知例２の【０００３】，【０００４】，【０００６】，【００１１】及び【図１】（別紙図面目録記載周知例２のとおり）によれば，周知例２には，次の事項が開示されているものと認められる。
回転方向やテール端部端縁側の自由部分の位置を視認しやすくするために，狭窄部の狭部側がテール端縁側に位置される単位エッジエンボス（例えば，ペーパーの引き出し方向に向けた矢印）を連続的又は断続的に配した衛生薄葉紙ロール（トイレットロール，キッチンロール等）
(ウ)周知例３（甲６）


周知例３の「考案の詳細な説明」及び「図面」（別紙図面目録記載周知例３のとおり）によれば，周知例３には，次の事項が開示されているものと認められる。トイレットロールの巻方向や上下方向が判るように，ペーパーの表面に巻方向を表す矢印（例えば，ペーパーの引き出し方向に向けた矢印）や上下方向を表す文字（例えば，「上」との文字）や印を印刷したトイレットロール
(エ)周知技術の認定
前記(ア)ないし(ウ)によれば，本願優先日当時，「トイレットロールのペーパーに引き出し向きを示す印（識別子）を設けること」は，周知技術であったと認められる。
イ引用発明において相違点に係る構成を採用する動機付け(ア)引用発明は，芯Ｓに入れた「印Ｍ」によって，「ペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得るように」したものであり，その際，「印Ｍ」との相関関係から，引き出し向きの上下を確定するというものである。したがって，引用発明には，「ペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得るように」，引用発明の識別子（印Ｍ）を適宜設計変更することについて示唆があるといえる。
(イ)そして，引用発明及び周知技術は，いずれもトイレットロールに関するものであるから技術分野が関連する。
また，引用発明は「ペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得る」ことを課題とするものである。一方，周知例１は「ペーパーの引き出し方向が視認できるように」する技術，周知例２は「回転方向やテール端部端縁側の自由部分の位置を視認しやすく」する技術，周知例３は「トイレットロールの巻方向や上下方向が判るように」する技術である。したがって，引用発明と周知技術の課題は共通する。
さらに，引用発明の「印Ｍ」は，前記のとおり，トイレットロールをホルダーに取り付けた場合における引き出し向きが上下いずれになるかについて，相関関係を示す限度ではあるものの，「上下の判別ができ得るように」入れられたものである。一方，周知技術の「印（識別子）」は，ペーパーの引き出し向きを示すものである。したがって，引用発明の「印Ｍ」及び周知技術の「印（識別子）」の作用・機能は共通する点を含む。
(ウ)よって，当業者は，「ペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得るように」，引用発明の識別子（印Ｍ）を適宜設計変更するに当たり，周知技術を前提とすれば，相違点に係る構成を採用することを動機付けられるというべきである。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，周知例１ないし３は，いずれもトイレットロールのペーパーの表面上に識別子を設ける態様であるから，当業者は，この態様を引用発明のトイレットロールに適用する際，視認性の観点から，ペーパーの表面上に識別子を設けることが動機付けられ，芯に入れられた「印Ｍ」の向きを変更することは動機付けられない旨主張する。
しかし，当業者が，周知技術における「印（識別子）」を引用発明のペーパーの表面上に適用することを試み得るとしても，それは，引用発明の「印Ｍ」を周知技術における「印（識別子）」に変更することを試みることと併存し得るものである。そして，引用発明は芯Ｓに「印Ｍ」を入れるものであるところ，当業者が，「ペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得る」という引用発明の課題解決のために，芯Ｓに対する「印（識別子）」の入れ方を工夫するのは当然である。周知技術において「印（識別子）」がトイレットロールのペーパーに設けられていることをもって，当業者が，引用発明の芯Ｓに入れられた「印Ｍ」の形状を変更することを想到し得ないということはできない。
したがって，当業者はペーパーの表面上に識別子を設けることを動機付けられるとの原告の主張は，相違点に係る容易想到性に関する前記判断を左右するものにはならない。
(イ)原告は，引用発明から引き出し向きを判別できるとすれば，引用発明はそのままで十分に機能し，それ以上の改良をしようとする動機は生じない旨主張する。しかし，引用発明は，トイレットロールをホルダーに取り付けた場合における引き出し向きが上下いずれになるかについて，「印Ｍ」との相関関係から確定できるというものである。「ペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得る」ようにするという引用発明の課題の解決に当たり，引き出し向きが上下いずれになるかについて，客観的に確定できるような構成へと改良しようとする動機が生じることは否定されるものではない。
そもそも，引用発明が十分に機能することをもって，当業者には引用発明を改良しようとする動機が生じないといえるものでもない。
したがって，引用発明を改良する動機が生じないとする原告の主張は，採用できない。
(4)小括
以上によれば，当業者は引用発明に基づき本願発明を容易に発明をすることができたということができる。
よって，取消事由は理由がない。
３結論
以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がないから，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官          高      部    眞規    子裁判官          杉      浦    正    樹裁判官      片    瀬              亮
別紙
図面目録
本願明細書                            引用例【図３】                                第１図周知例１【図１】                      周知例２【図１】
周知例３


平成２３年１１月１０日名古屋高等裁判所
平成２３年（行コ）第２８号懲戒免職処分取消等請求控訴事件（原審・岐阜地方裁判所平成２１年（行ウ）第１７号）
口頭弁論終結日平成２３年７月２８日
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２前項の取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。３訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人の負担とする。第２事案の概要（略語は，当審で定義するほか，原判決の例による。）１本件は，岐阜県の職員であった被控訴人（１審原告）が，控訴人（１審被告）に対し，(1)処分行政庁が平成１８年９月２８日付けで被控訴人にした懲戒免職処分（本件処分）は，裁量権の逸脱又は濫用によるものであり違法であると主張して，その取消しを求めるとともに，(2)被控訴人は，違法な本件処分により給与，退職手当等の逸失利益，精神的苦痛等の損害を被ったと主張して，国家賠償法１条１項に基づき，損害賠償金９１１２万９０９５円及びこれに対する平成２２年１月２３日（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である（なお，被控訴人の本件請求のうち，損害賠償金及び遅延損害金の支払請求は，被控訴人が，原審の口頭弁論終結後である平成２３年２月１８日，同月１７日付け「訴えの変更申立書（訴えの一部取下書）」を提出して，損害賠償金及び遅延損害金の支払請求につき，訴えの一部取下げをし，控訴人が，同月２２日，同日付け「取下同意書」を提出して，上記訴えの一部取下げに同意したことにより，上記(2)のとおりのものとなった。）。原審は，被控訴人の上記(1)の請求を認容した上，上記(2)の請求を損害賠償金５８８４万４６３２円及びこれに対する平成２２年１月２３日から支払済みまでの年５パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その余を棄却した。
控訴人は，原判決の控訴人敗訴部分を不服として，本件控訴を提起した。
２前提事実
次のとおり原判決を補正するほか，原判決「事実及び理由」中の「第２事案の概要」の「１」記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決書２頁２２行目（空行も行数に含む。）の「後掲証拠及び弁論の全趣旨により」の次に「容易に」を加える。
(2)原判決書３頁４行目の「相当昔から，」から同頁７行目の「保管・管理していた。」までを以下のとおり改める。
「相当昔から，各所属の職員等が架空の出張旅費や食糧費等を計上するなどの方法により，不正に公金の支出を受け，当該支出によって捻出した予算外の金員（以下「裏金」という。「不正資金」，「プール資金」ということもある。）を庶務係長ないし庶務主任などの担当職員が保管・管理していた。」
(3)原判決書３頁１７行目の「やむを得ず職務として」を「事実上の「職務」として，」と改める。
(4)原判決書４頁１４行目から同頁１６行目にかけての「岐阜県の相当数の所属では，平成７年度の夏以降に裏金作りをやめるようになり，同９年末頃にはほぼ行われなくなったが，」を「岐阜県の相当数の所属では，平成７年度の夏以降，職員による裏金作りが中止されるようになり，平成９年末ころには，裏金作りはほぼ行われなくなったが，」と改める。(5)原判決書５頁１５行目の「各所属に不正経理に対する規制が働く」を「各所属の担当職員らに対する不正経理についての規制が働く」と改める。(6)原判決書５頁１８行目の「各所属で保管・管理されている裏金」を「各所属の担当職員によって保管・管理されている裏金」と改める。(7)原判決書６頁１行目から同頁２行目にかけての「その頃，c   副知事は，１億円に上る裏金が各所属に残存していることを聞き知った。」を「そのころ，c副知事は，「１億円に上る資金（不正経理によって生じた資金）が各課に残っていること」を聞き知った。」と改める。
(8)原判決書６頁４行目の冒頭から同頁６行目の「集約することを指示した。」までを以下のとおり改める。
「そこで，c   副知事は，ｄ知事公室長に対し，「各部に資金（不正経理によって生じた資金）が残っているらしいことを伝え，職員による私的流用などの不祥事が起きないように，これを集約すること」を指示した（以下，この指示を「副知事の集約指示」という。）。」(9)原判決書６頁１６行目の「ｆ出納長は，」から同頁１９行目の「要望した。」までを以下のとおり改める。
「ｆ出納長は，ｋ職員組合委員長及びｅ総務部長の代理のｌ総務部次長を出納長室に呼び，ｋ職員組合委員長に対して，「各課が不正経理によって作った資金を職員組合で受け入れてほしい」旨要望した。」(10)原判決書８頁１行目から同頁２行目にかけての「本件指示を受け，原告及びｌ総務部次長は，」を「本件指示を受けた被控訴人及びｌ総務部次長は，同指示に疑義を提示したり，意見具申したりすることはなく，同指示に従って，」と改める。
(11)原判決書８頁１７行目（２箇所），同頁１８行目，同頁２１行目，９頁１２行目の各「所属」をいずれも「所属の担当職員」と改める。(12)原判決書１０頁１３行目の「各課で保管されていた」を「各課の担当職員によって保管されていた」と改める。
(13)原判決書１１頁７行目の末尾の次に「（甲１５，乙４０ないし４５，弁論の全趣旨）」を加える。
３   争点
次のとおり原判決を補正するほか，原判決「事実及び理由」中の「第２事案の概要」の「２」記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決書１３頁１４行目の「社会通念上」を「社会観念上」と改める。(2)原判決書１３頁１６行目の「損害額」を「本件処分の違法性，故意・過失及び損害額」と改める。
４   争点に関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正し，当事者が当審で追加又は敷衍した主張を付け加えるほか，原判決「事実及び理由」中の「第２事案の概要」の「３」記載のとおりであるから，これを引用する。


なお，当裁判所は，乙２５ないし２７，３０，３５及び３６は，その作成日及び本件訴訟の審理経過（被控訴人は，本件訴訟を提起した当初から，控訴人に対し，「本件処分の内容，本件処分の根拠となる法令の条項，本件処分の原因となる事実その他本件処分理由を明らかにする資料であって，控訴人が保有するものの全部の提出」を求める趣旨を明らかにしていたが，控訴人は，一部を除き，これを提出しなかった。）にかんがみると，いずれも故意又は重大な過失により時機に後れて提出された攻撃又は防御の方法であると認められ，かつ，仮に，これらを書証として取り調べた場合には，更なる人証の取調べも必要となることが見込まれるなど，訴訟の完結を遅延させるものと認められたことから，被控訴人の申立てに基づき，民事訴訟法１５７条１項により，これらの書証の申出を却下した。
（原判決の補正）
(1)原判決書１６頁１行目，１７頁４行目及び１８頁１７行目の各「社会通念上」をいずれも「社会観念上」と改める。
(2)原判決書１９頁２４行目の「損害額」を「本件処分の違法性，故意・過失及び損害額」と改める。
(3)原判決書１９頁２６行目を以下のとおり改める。「被控訴人は，違法な本件処分により，下記アの退職手当相当額及び下記イの慰謝料を含め，合計９１１２万９０９５円の損害を被った。」(4)原判決書２０頁６行目から同頁１３行目までを削る。(5)原判決書２０頁１４行目の「ウ    」を「イ」と改める。(6)原判決書２０頁１７行目から同頁１９行目までを削る。
（当事者が当審で追加又は敷衍した主張）
(1)控訴人の主張
ア争点(1)（本件処分が全く事実上の根拠に基づかないと認められるか）及び(2)（本件処分は社会観念上著しく妥当を欠くか）について原審で主張したほか，以下の観点からも，本件処分は違法でない。
(ア)本件集約について
本来公金である不正資金を適正に処理する方法は，公金に戻す以外にはないところ，本件集約は，県の会計監査が及ばない職員組合に裏金として移転するという内容であるから，不正資金が明らかにならないようにすることを目的として行われたものと理解される。しかも，被控訴人は，知事公室次長という高い地位を利用して影響力を行使しながら，自己の責任を回避し，自己の保身を図るための巧妙な手段を用いて，不正資金の隠ぺいを他の職員に唆すという極めて悪質な手法を用いており，職員の精神的負担軽減等の目的を意図していたとは評価できない。そして，本件集約は，組織的に大がかりな方法で行われ，現に多額の不正資金が職員組合に移転され，長期間にわたり隠ぺいされ続けたことからしても，隠ぺいの効果を「相当に限定的」と評価することはできないし，被控訴人が用いた悪質な手法にかんがみれば，被控訴人は，隠ぺいの効果につき確定的な認識があったというべきである。
(イ)被控訴人の行為に対する評価について
そもそも，不正資金を隠ぺいすることを「やむを得ない」などと評価することはできないし，被控訴人は，知事公室次長という高い地位にあったにもかかわらず，本件集約について，是正するよう意見具申することもなく，これに同意して実行したのであるから，考慮すべき情状はない。被控訴人は，本件集約を実現するための行為の実行行為者として，当該行為及びそれによって生じた結果について責任を負うべきである。なお，不正資金を職員組合に移す行為は，それ自体が控訴人に損害を与える行為であるから，懲戒免職処分を行うについては，被控訴人が不正資金を職員組合に移すことを認識していれば足り，費消について確定的な認識を有していたか否かは，重要ではない。そして，被控訴人は，本件集約を実現するための行為を直接実行した者であることに加え，知事公室次長という高い地位にあり，かつ，知事・副知事の身近において知事らからの特命事項を直接に扱い，また，自ら全庁的な調整を図れる立場にあったこと，その経歴や他の職員への影響力からすれば，被控訴人の行為が「機械的，従属的かつ代替的な行為」にとどまると評価することはできない。
(ウ)本件処分の社会観念上の妥当性について
「社会観念上著しく妥当を欠く」場合とは，誰が見てもおかしいという例外中の例外を指す。仮に，原判決の事実認定を前提としても，本件処分がこれに当たるということはできない。被控訴人の犯罪行為とも評価し得る行為が原因となって，世論に大きな衝撃を与え，県民や国民の信頼を裏切ったという重大かつ深刻な社会的影響や，不正資金の実態解明と責任追及を困難にさせた責任を考慮すれば，他の職員への懲戒免職処分等と比較しても，本件処分は，社会観念上むしろ妥当であり，その判断に裁量権の濫用はない。
イ争点(4)（本件処分の違法性，故意・過失及び損害額）について
(ア)本件処分の違法性及び故意・過失について
国家賠償法１条１項の適用に際しては，公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく，漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り，違法の評価を受けるものであるから（最高裁平成１１年１月２１日第１小法廷判決・裁判集民事１９１号１２７頁参照），仮に，本件処分が取り消されるべきものであるとしても，違法とされる事情はなく，また，故意・過失も存在しないから，損害賠償責任は発生しない。
(イ)損害額について
ａ原審は，被控訴人が原審の口頭弁論終結後に提出した「訴えの変更申立書」のとおりの損害額を認めており，手続的に不当である。
ｂ仮に，本件処分が取り消されるべきものであるとしても，被控訴人については，最も軽い「戒告」が相当であるとするか，そもそも懲戒処分には相当しないとするのでない限り，退職手当相当額及び定年退職時までの給与相当額の全額を損害と認めることはできない。
しかし，既に主張したとおり，被控訴人の行為は懲戒事由に該当し，その社会的影響は極めて重大で，倫理的に非難されるものであるから，被控訴人が懲戒処分を受けるのは当然であり，処分の内容も重いものであるべきである（そのように考えないと，本件で問題となっている不正資金問題によって懲戒処分を受けた他の職員との関係でも，平等取扱いの原則〔地方公務員法１３条〕及び公正の原則〔同法２７条１項〕に反することになる。）。裁判所は，被控訴人に関する国家賠償法上の損害について判断するに際しては，懲戒事由について考慮し，これに相応する損害額を認定すべきである。
また，被控訴人の行為が上記のようなものである以上，被控訴人に精神的な損害が発生したとは認められない。
さらに，弁護士費用についても，本件の実質が雇用契約に関する契約的不法行為類似の場面であることを考えると，同様に損害とは認められない。
(2)被控訴人の主張


ア争点(1)（本件処分が全く事実上の根拠に基づかないと認められるか）及び(2)（本件処分は社会観念上著しく妥当を欠くか）について原審で主張したほか，以下の観点からも，本件処分は違法である。
(ア)本件集約について
本件集約の目的は，「裏金の管理担当者の精神的負担軽減及び裏金の不当な費消の防止」であり，「不正資金を隠ぺいすること」にはない。
また，被控訴人としては，本件集約の目的は，「悪しき慣習（残存するかもしれない裏金）をなくし，特定多数の職員の計り知れない精神的負担を解消するため，各課にあるかもしれない裏金をとりあえず集約し，その後に適正に処理するため」であると認識していたのであり，被控訴人が本件集約の目的を上記のように認識したことについては，合理的な理由があった。そして，被控訴人は，ｄ知事公室長の本件指示に忠実に従って，各課への伝達を行っただけであり，集約された金額の分だけ，その処理に頭を悩ませていた職員の精神的負担が軽減されたのであるから，被控訴人の行為は悪質なものとはいえない。
(イ)被控訴人の行為に対する評価について
被控訴人には，ｄ知事公室長から受けた本件指示が「不正資金の隠ぺい」であるという認識はなく，ｌ総務部次長と伝達担当の割り振りを行ったほかは，単に，上司の命令の伝達をしただけであるから，被控訴人の行為は，機械的，従属的かつ代替的な行為であったといえ，被控訴人が知事公室次長という地位にあったことは，かかる評価を否定する根拠にはならない。
そして，被控訴人は，公務員として，また組織人として，上司の職務命令に忠実に従う義務を負っているとの認識を有しており，実際にも，岐阜県庁における３０年以上に亘る勤務において，上司の命令を拒否することなど一度としてなかった。信頼する上司であるｄ知事公室長から，悪しき慣習をなくし，職員の精神的負担の軽減のため，一時的に職員組合の口座に集約し，後に適正に処理される旨の説明を受けていたのであるから，被控訴人であれ，当時の被控訴人と同様の立場に置かれた者であれ，本件指示に重大かつ明白な瑕疵があるなどと判断することはできなかった。
(ウ)本件処分の社会観念上の妥当性について
控訴人の主張は，本件において問題とされた不正資金問題の発覚によって生じたあらゆる社会的影響がすべて被控訴人の行為に起因し，被控訴人の責任であるとするに等しく，到底，受け入れることができない。
イ争点(4)（本件処分の違法性，故意・過失及び損害額）について
(ア)本件処分の違法性，故意・過失について
本件処分が違法であることは，既に主張したとおりであり，また，処分行政庁は，被控訴人の主張を十分に考慮せず，被控訴人が不正資金の隠ぺいのために本件集約に加担したものと一方的に決めつけ，漫然と本件処分を行ったのであるから，少なくとも過失が認められることは明らかである。
(イ)損害額について
ａ控訴人は，別の懲戒事例と比較した主張をしているが，原審において，被控訴人が，控訴人に対し，控訴人が過去にした懲戒処分事例に関する資料の提出を求めたところ，控訴人は，他の事例との比較は無意味であるとして，その提出を拒否したという経緯がある。かかる経緯に照らしても，控訴人の上記主張は，不当というべきである。
ｂ被控訴人は公務員であったことから，地方公務員法，岐阜県職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関する条例をはじめとする関係諸法令を適用すれば，退職手当相当額及び定年退職時までの給与相当額を導き出すことができる。
ｃ被控訴人は，本件処分の調査に当たって自己の認識を包み隠さず話していたにもかかわらず，上記のとおり自分の話には耳を傾けてもらえないまま，懲戒免職処分ありきの追及を受けた。３６年間，一生懸命，県職員として尽くしてきたにもかかわらず，一瞬にしてその身分と誇りを奪われたのであり，これによる被控訴人の精神的苦痛は，筆舌に尽くしがたいし，被控訴人は，本件処分後も，父の自殺など耐え難き生活を送ることになった。
ｄなお，退職手当相当額及び慰謝料以外の損害は，次の①及び②のとおりである。
①定年退職時までの給与相当額    １７６７万９３０４円（計算式）（５７万１１００円（給料月額）＋１４万２７７５円（管理職手当）＋７１３８円（地域手当））×１８月（本件処分時から定年退職する平成２０年３月３１日まで）＝１
２９７万８２３４円
{５７万１１００円＋７１３８円＋（５７万１１００円＋７１３８円）×２０／１００（役職加算）}×６．７７５月＝４７０万１０７０円（平成１８年１２月分，同１９年６月分及び同年１２月分期末勤勉手当）
１２９７万８２３４円＋４７０万１０７０円＝１７６７万
９３０４円
②弁護士費用    ８２８万４４６３円
被控訴人は，違法な本件処分の取消し及び損害賠償を得るため，弁護士に委任して訴えを提起しなければならなかった。弁護士費用としては，少なくとも請求額の１割が本件処分と相当因果関係を有する。なお，本件が雇用契約に関する契約的不法行為類似の場面であるからといって，不法行為である以上，弁護士費用について否定する理由はない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人の本件請求は，本件処分の取消し並びに損害賠償金５８８４万４６３２円及びこれに対する平成２２年１月２３日（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で認められ，その余は失当であると判断する。その理由は，以下のとおりである。
２認定事実
次のとおり原判決を補正するほか，原判決「事実及び理由」中の「第３当裁判所の判断」の「１」記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）


(1)原判決書２０頁２４行目の「証拠（甲５，原告本人）」を「証拠（甲５，６，９，１２，２０，乙４，５，被控訴人本人）」と改める。(2)原判決書２１頁１行目から同頁６行目までを以下のとおり改める。「ア被控訴人は，本件指示を受けた平成１１年１月２０日当時，各所属の担当職員等のもとに裏金が残存していることについて明確な認識を有していなかったが，残存している可能性があるとの認識は有していた。イこの点について，被控訴人は，知事らの議会答弁があったことから，本件指示を受けたころ，岐阜県にはもはや裏金は存在しないという認識であった旨主張するところ，被控訴人本人は，これに沿う供述をし，また，甲６（被控訴人の備忘録），１２（被控訴人の陳述書），２０（同）及び乙４（被控訴人の上申書）の各記載，並びに甲９（不服申立手続における第２回口頭審理調書）の記載中，被控訴人発言部分（以下，これらの記載を指す趣旨で，「陳述」ということがある。）にも，同旨の部分がある。」
(3)原判決書２１頁１４行目の「裏金の使途は制限されていた」を「裏金の使途は事実上制限されていた」と改める。
(4)原判決書２１頁１６行目の「裏金は残存しない」を「裏金はもはや残存しない」と改める。
(5)原判決書２１頁１８行目，同頁１９行目及び同頁２０行目の各「所属」をいずれも「所属の担当職員等」と改める。
(6)原判決書２１頁２３行目の「ことが窺われるというべきであり，」を「に等しいというのが，その実態というべきであり，」と改める。(7)原判決書２２頁２行目の「供述等」を「供述・陳述」と改める。(8)原判決書２２頁３行目の末尾の次に，行を改めて，以下を加える。「ウ控訴人は，被控訴人の経歴及び本件指示当時の地位に照らせば，被控訴人が不正資金の状況について知らなかったはずはなく，むしろ不正資金の存在を十分に認識していたはずである旨主張する。しかし，上記イのとおり，県幹部職員は，裏金の実体をことさら把握しない方針としていたに等しいことが認められる一方，被控訴人が本件指示を受けた平成１１年１月２０日当時，被控訴人が裏金の具体的な存在状況を各所属の担当職員等から聞いたなどという事実を認めるに足りる証拠はないことからすれば，被控訴人の経歴ないし地位を踏まえても，被控訴人が，当時，不正資金の存在を十分に認識していたと認めることは困難であって，被控訴人の認識は，「残存している可能性がある」というものにとどまっていたと認めるのが相当である。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。」(9)原判決書２２頁５行目から同頁１０行目までを以下のとおり改める。「ア被控訴人は，本件指示及び本件伝達行為は，各所属で裏金を管理する者の精神的負担を軽減することや裏金の私的費消など不当な処理を防止することが主たる目的であると認識・理解していた。イこの点，控訴人は，本件集約の目的が裏金管理担当者の負担軽減等にあったのではなく，裏金の存在の隠ぺい工作であった旨主張するので，以下に検討する。」
(10)原判決書２２頁１６行目から同頁２２行目にかけての「しかし，県幹部職員は，対内的には裏金作りに対して一貫した方針を示さなかったため，県職員の間でも，裏金の存在が許容されるべきものであるか否かについての認識・対応がばらばらな状態となっていたと推測され，また，前示のとおり裏金の使途が制限されるようになっていたことからすると，裏金は保管・管理責任を負うだけの邪魔な存在であるという認識が強まっていたことも推測される。」を以下のとおり改める。
「しかし，ｂ知事をはじめとする県幹部職員は，対内的には裏金に対して一貫した方針を示さなかったため，県職員の間でも，保管・管理していた裏金をどのように扱うべきであるかということについての認識・対応がばらばらな状態となっていたと推認され，また，前示のとおり裏金の使途が事実上制限されるようになっていたことからすると，裏金は保管・管理責任を負うだけの邪魔な存在であるという認識が強まっていたものと推認される（裏金は，公金に由来するものであり，かつ，本来，存在すること自体が許容されないものであるし，控訴人としては，裏金を保管・管理する職員等に対し，損害賠償請求又は不当利得返還請求〔以下，これらを併せ「返還請求等」という。〕をすることができる立場にあったものと解される。知事らの方針は，実質的には，現存する裏金は「存在しない」ものとするとともに，裏金が残存していないかについて調査することもしないということを意味するに等しく，あえて返還請求等はしない旨の方針を採用したものといっても過言ではないから，同方針は，裏金の使途を事実上制限したこととあいまって，各所属の担当職員を苦慮させることになったものというべきである。）。」(11)原判決書２３頁１１行目の「本件集約決定は，」から同頁１３行目の末尾までを以下のとおり改める。
「本件集約決定は，その決定に関与した者らの確認，了解としては，裏金の管理担当者の精神的負担軽減及び裏金の不当な費消の防止を主たる目的として行うものとされたものと認められる。」
(12)原判決書２３頁１６行目の「述べており，」を「供述・陳述しており，」と改める。
(13)原判決書２３頁１８行目から同頁１９行目にかけての「原告の主張には，合理的な裏付けがあるというべきである。」を以下のとおり改める。「被控訴人の主張は，本件集約決定に関与した者らの確認，了解についての被控訴人の認識という意味において，それなりに合理的なものであると考えることができる。」
(14)原判決書２３頁２１行目，同頁２３行目，同頁２４行目から同頁２５行目にかけて，２４頁３行目，同頁６行目，同頁２２行目及び２６頁２行目の各「所属」をいずれも「所属の担当職員等」と改める。(15)原判決書２４頁４行目から同頁５行目にかけての「考えにくいことだからである。」を「考えにくいばかりか，職員組合の口座に振込送金するという客観的な証拠が残ってしまう方法をあえて選択したことも不合理であると言わざるを得ない。」と改める。


(16)原判決書２４頁１０行目から同頁１１行目にかけての「県庁の各所属は，制度上，独立して管理する公金を保有しないはずである」を「県庁の各所属は，制度上，独立して公金を保管・管理することができない（裏金は，公金に由来するものとはいえ，不正に支出を受け，もはや公金としての性質を失っていると解され，その管理・保管は，公務員としての職務ではあり得ないというべきである。）」と改める。(17)原判決書２４頁１５行目の末尾の次に，行を改めて，以下を加える。「ウ控訴人は，本件集約の目的が裏金の隠ぺい工作であったことをうかがわせる事情として，①「県の不正資金」であれば，金庫等の中身を点検する現物検査等によって，その存在が発覚するおそれがあるが，「職員組合の裏金」とすれば，上記検査等が及ばないばかりか，職員組合の会計事務監査によっても明らかにされない効果がある，②本件伝達行為の対象が，県の組織のうち，教員委員会，警察及び現地機関を除く，本庁各課であったことは，本件集約そのものが明るみに出る可能性が高まることをさけようとしたからである，③被控訴人が本件伝達行為における各課総括課長補佐等への連絡内容を示唆的なものとしたのは，隠ぺい工作についての責任を回避するためであるなどの主張もする。
しかし，上記①の点については，被控訴人は，集約先を職員組合名義の銀行口座とすることを決めた本件集約決定には関与しておらず，被控訴人が，後記(3)において説示するところを超えて，同決定に関与したｌ総務部次長と同じ認識を有していたと認めるに足りる証拠はないことに加え，そもそも，同口座への振込送金という方法によれば客観的な証拠が残ってしまうこと，裏金は，公金に由来するものとはいえ，もはや公金そのものではなく，各所属の担当職員等が個人で管理・保管しているものと言わざるを得ないから，これ自体には控訴人の会計監査が及ぶものとは解されないこと（職員が個人で管理・保管する金銭その他の物であっても，県庁の庁舎内に存在する限りは，控訴人の庁舎管理権が及び得るが，庁舎外に存在するものに及ばないことは明らかである。）などからすれば，被控訴人の認識に関する前記ア及びイの認定判断を左右するものとはいえない。また，上記②の点についても，本件伝達行為の対象は，ｄ知事公室長の本件指示において，既に定められていたものであって，被控訴人がｌ総務部次長との話合いによって決定したものではないことに加え，そもそも，本件伝達行為の対象が本庁の６１課であることは，本件集約そのものが明るみに出る可能性の大小にさほど影響するものとは考えられないこと（６１課の総括課長補佐等のうち，誰か一人でも本件伝達行為について公にするなどすれば，本件集約が明るみに出ることになる。），被控訴人の認識が本件集約決定に関与したｌ総務部次長のそれと同じであったと認めるに足りる証拠はないことなどからすれば，同様に，被控訴人の認識に関する前記ア及びイの認定判断を左右するものとはいえない。
さらに，上記③の点についても，本件伝達行為における連絡内容を示唆的なものとすることは，ｄ知事公室長の本件指示において既に定められていたものであって，被控訴人がｌ総務部次長との話合いによって決定したものではないことに加え，知事らの方針（同方針は，現存する裏金は「存在しない」ものとすることを意味するに等しい。）にも沿ったものといえることなどからすれば，同様に，被控訴人の認識に関する前記ア及びイの認定判断を左右するものとはいえない。」(18)原判決書２４頁２６行目及び２５頁９行目の各「各所属で」をいずれも「各所属の担当職員等によって」と改める。
(19)原判決書２５頁４行目の「公金にほかならないものとして」を「公金そのものと同様のものとして」と改める。
(20)原判決書２５頁１２行目の「各所属（ＯＢ等の個人を含む。）で」を「各所属の担当職員等（ＯＢ等を含む。）によって」と改める。(21)原判決書２７頁６行目の末尾の次に，行を改めて，以下を加える。
「(4)本件集約の評価（控訴人の立場から）
控訴人は，「不正資金を適正に処理するためには，公金に戻す以外に方法はない」旨述べ，「裏金はもはや公金ではないこと」を前提とするものと解される主張をする一方で，本件集約について，「『職員組合の裏金』に公金を移す」ことであるとも述べ，「裏金は公金であること」を前提とする主張もしている（平成２３年５月２日付け控訴理由書）けれども，各所属の担当職員等が保管・管理していた裏金は，公金に由来するものであるが，当該公金それ自体は，既に架空の出張旅費や食糧費等として支出され，その支出を受けて裏金を作るなどした職員等に移転していると解さざるを得ない。
また，県庁の各所属は，前記のとおり，制度上，独立して公金を保管・管理することができない。
そうすると，裏金は，公金に由来するものではあっても，もはやこれを「公金」そのものであるとすることはできないのであって，あくまでも各所属の担当職員等が個人で管理・保管していたものとみるほかはない。
したがって，本件処分の事由のうち，「公金の費消等が拡大する結果となった」とする部分は，そもそも，「裏金」を「公金」そのものであると位置付けているという点において，その評価は正確でないと言わざるを得ない。
そして，控訴人は，前記のとおり，裏金を保管・管理する職員等に対し，返還請求等をすることができる立場にあったと解されるのであり，本件集約によって裏金の占有が当該職員等から職員組合に移転されたとしても，そのことによって，直ちに控訴人が返還請求等をすることができなくなるというものではない。


ところで，「不正資金を適正に処理するためには，公金に戻す以外に方法はない」との点は，控訴人の主張するとおりであるが，「公金に戻す」ということは，とりもなおさず，裏金を保管・管理する職員等に対し返還請求権等を行使することを意味するといえる。しかし，本件集約はもとより，被控訴人が関与した本件伝達行為は，それがされたからといって，直ちに控訴人が裏金を管理・保管していた職員等に対する返還請求等をすることができなくなるというものではない（控訴人が返還請求等をしなかったのは，現存する裏金は「存在しない」ものとすることを意味するに等しい知事らの方針が採用されたことが主たる原因であるというべきであろう。）。もっとも，本件集約は，裏金が存在する場合には，これを職員組合に寄付してしまおうというものであり，示唆的にしろ，これを各所属の担当職員等に連絡した本件伝達行為は，違法であるとの評価を免れないところであるし，証拠が散逸したり，裏金を保管・管理していた職員等の資力が失われたりする可能性があるという意味で，当該職員等に対する控訴人の返還請求等を事実上困難にする可能性のある行為であったということはできる。」
(22)原判決書２７頁７行目から同頁１３行目までを以下のとおり改める。
「(5)本件集約の評価（被控訴人の立場から）
上記検討したところによれば，本件集約は，違法であるとの評価を免れないものであり，被控訴人にはその旨の認識があったものと推認するのが相当である。また，被控訴人は，前示のとおり，本件指示に対し意見具申したり，疑義を提示したりすることはなく，これに従って本件伝達行為をしたものであり，その態度は，本件指示に対して，無批判に従ったとの批判を受けて，しかるべきであろう。」(23)原判決書２７頁１６行目の「職務上」を「事実上，職務に関連し，」と改める。
(24)原判決書２８頁５行目から同頁６行目にかけての「職務として」を「事実上の職務として」と改める。
(25)原判決書２８頁９行目の「知事らの方針は，」から同頁１６行目の「論外である。）。」までを以下のとおり改める。
「知事らの方針は，現存する裏金は「存在しない」ものとすることを意味するに等しいというべきであり，裏金が「存在しない」はずである以上，岐阜県としては，裏金を管理・保管している職員もいないはずであるから，そのような職員に対し返還請求等をすることもできない旨の判断をしたことを意味するといっても過言ではない。しかし，裏金が公金に由来するものであって，控訴人は，返還請求等をし得る立場にあった以上，現存する裏金を適正に「存在しない」ものとする方法は，その返還を求める以外にはないというべきである。ところが，そうするためには公表が不可避となり，知事らの方針に反することとなるのであるから，同方針に従いつつ裏金を「存在しない」ものとする行為は，すべて不適正な行為とならざるを得ないのである（なお，私的費消は強く非難されるところであるが，私的費消がされたとしても，直ちに控訴人が返還請求等をすることができなくなるというものではない。）。」(26)原判決書２８頁１８行目の「手段として」を「ことを主たる目的の一つとして」と改める。
(27)原判決書２８頁２０行目から２９頁１行目までを以下のとおり改める。「当時，知事公室次長という地位にあった被控訴人も，知事らの方針が前示のようなものであることを認識していたと考えられ，県政の最高責任者である知事らの方針が裏金についての調査・公表はしないというものであり，県職員が誰一人としてこれに異を唱えなかった（弁論の全趣旨）という状況のもとでは，被控訴人一人が，知事らの方針や本件指示に対して，意見具申したり，疑義を提示したり，あるいは知事らの方針や本件指示に反する行動を取ることは，本来，公務員として被控訴人が負っていた法的義務であったというべきではあるものの，心理的には極めて困難であったであろうと推認されるところである。」３争点(1)（本件処分が全く事実上の根拠に基づかないと認められるか）につ
いて
次のとおり原判決を補正するほか，原判決「事実及び理由」中の「第３当裁判所の判断」の「２」記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決書２９頁８行目から同頁９行目にかけての「社会通念上」を「社会観念上」と改める。
(2)原判決書２９頁１６行目の「各所属」を「教育委員会，警察及び現地機関を除く本庁各課の総括課長補佐等」と改める。
(3)原判決書２９頁１８行目の「各所属」を「上記本庁各課の総括課長補佐等」と改める。
(4)原判決書２９頁１９行目の「裏金が公金である以上，」から同頁２０行目の末尾までを「裏金が公金に由来するもので，控訴人はその返還請求等をし得る立場にあった以上，控訴人は，返還請求等をすべきものであったといえるから，裏金を職員組合に寄付することが不適正であることは明らかである」と改める。
４争点(2)（本件処分は社会観念上著しく妥当を欠くか）について
(1)司法審査の基準について
本件処分は，被控訴人が，裏金の存在を公にせず，本件伝達行為を行うことで裏金を職員組合へ集約することに加担したことによって，裏金の「隠ぺいに深く関わ」り，この隠ぺい工作により，「長期間当該事件が発覚せず」，「その間に公金の費消等が拡大する結果となった」ことを処分の理由としているところ，被控訴人は，本件処分は社会観念上著しく妥当を欠き，裁量権を逸脱又は濫用したものであると主張する。


地方公務員につき地方公務員法所定の懲戒事由がある場合に，懲戒処分を行うかどうか，懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは，平素から庁内の事情に通暁し，職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されており，懲戒権者は，懲戒事由に該当すると認められる行為の原因，動機，性質，態様，結果，影響等のほか，当該公務員の上記行為の前後における態度，懲戒処分等の処分歴，選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等，諸般の事情を総合的に考慮して，懲戒処分をすべきかどうか，また，懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを，その裁量的判断によって決定することができるものと解すべきである。したがって，裁判所が懲戒処分の適否を審査するにあたっては，懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し，その結果と当該懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく，懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が，社会観念上著しく妥当を欠き，裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したと認められる場合に限り，違法と判断すべきものである。もっとも，地方公務員法は，同法所定の懲戒事由がある場合に，懲戒権者が，懲戒処分をすべきかどうか，また，懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについて，公正であるべきこと（同法２７条１項）を定めるとともに，平等取扱いの原則（同法１３条）及び不利益取扱いの禁止（同法５６条）に違反してはならないことを定めていると解されるし，裁量は，恣意にわたることを得ないものであることも当然である（最高裁昭和５２年１２月２０日第三小法廷判決・民集３１巻７号１１０１頁参照）。そこで，上記の観点に立って，前記前提事実及び前記認定事実から，本件処分が，社会観念上著しく妥当を欠き，裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したものと認められるかどうかについて，検討する。(2)本件集約の目的及びこれに対する被控訴人の認識についてア本件処分は，本件集約が裏金の隠ぺい工作としてされたものであること及び被控訴人にそのことの認識があったことを前提としていると解される。
裏金は，文字どおり，「裏」の存在として，昔から対外的に隠ぺいされた存在であったと考えられるが，本来，かような裏金の存在は許されるべきものではない。控訴人としては，裏金の存在が疑われる場合には，直ちにその存否を調査すべきであり，各所属の担当職員等が裏金を保管・管理していることが判明した場合には，当該職員等に対し，返還等を求めるべきであるといえる。ところが，控訴人においては，知事らの方針によって，現に保管・管理されていたものを含めて，「裏金は一切存在しない」旨対外的に説明すべきものとされた。このような知事らの方針は，実質的には，裏金を組織的に隠ぺいすべきものとしたに等しいというべきであるし，知事らの方針の結果，裏金の存否の調査が行われなかったのであるから，裏金は，各所属の担当職員等が保管・管理している状態（本件集約前の状態）において，既に隠ぺいされていたと言わざるを得ない。
また，裏金を職員組合に移転・集約したからといって，そのことによって，直ちに控訴人が裏金を保管・管理する職員等に返還請求等をすることができなくなるとはいえないことや，証拠の散逸の可能性を含む新たな隠ぺいの効果は，相当に限定的なものであったと考えられることも，前示のとおりである。
そして，被控訴人は，本件集約の目的を，裏金を保管・管理する者の精神的負担の軽減及び私的費消等不当行為の防止にあると認識していたのであり，本件集約に裏金を隠ぺいする効果があるかも知れないとの未必的な認識があったとしても，それは確たる認識ではなく，少なくとも隠ぺいを積極的に意図するものと認識していたと認めることはできない。イこの点，控訴人は，本件集約の対象範囲や手法等に照らせば，本件集約が裏金の隠ぺい工作としてされたものであり，被控訴人にそのことの確定的な認識があったことは明らかである旨主張する。しかし，前示のとおり，本件集約前から裏金が隠ぺいされた状態にあったのであり，また，被控訴人は，本件集約決定の意思形成ないし意思決定には全く関与しておらず，ただ，ｄ知事公室長からの本件指示を受け，その指示に対し無批判に従って，本件伝達行為を行ったのみであるというべきであるから（後記(3)），控訴人の主張は，単なる推論の域を出るものではなく，証拠に基づくものとは認められないから，採用することができない。
ウそうすると，本件集約が裏金の隠ぺい工作としてなされ，被控訴人にはその旨の認識があったという本件処分の前提認識は，全くの事実誤認であるとまでは言えないとしても，相当に一面的な見方というべきである上，本件集約は，これが実施されたからといって，直ちに控訴人が裏金を保管・管理する職員等に返還請求等をすることができなくなるものとはいえないことを看過したものであり，著しく妥当を欠くというべきである。
(3)被控訴人の関与の程度について
ア本件処分は，被控訴人が本件集約に深く関わったことを前提としていると解されるところ，被控訴人は，本件伝達行為として本件集約決定の内容を各所属の総括課長補佐等へ伝達することで本件集約の実施に関与したことは，争いのない事実である。


しかし，前示のとおり，被控訴人は，本件集約決定の意思形成ないし意思決定には全く関与しておらず，ただ，ｄ知事公室長からの本件指示を受け，その指示に対し無批判に従って，本件伝達行為を行ったのみである。被控訴人が自らの判断を介在させたのは，ｌ総務部次長とともに，本件指示にいう「教育委員会，警察及び現地機関を除く本庁各課の総括課長補佐等」を特定し，連絡についての被控訴人とｌ総務部次長の分担を決めたこと以外にはない。つまり，被控訴人は，本件集約決定に基づく本件指示を上司から受けて，これに無批判に従って本件伝達行為を行い，本件集約決定の実施を容易にしたにすぎないものといえる。そして，仮に，被控訴人が本件伝達行為は違法であるないしは不適切ではないかとの疑義の提示又は意見具申をし，あるいは，本件指示に従うことを拒否したとしても，それだけで知事らの方針が覆されることはなく，副知事の集約指示に従って決定された本件集約決定の実施は，別の職員によって行われていた可能性が極めて高いと考えられる（仮に，被控訴人が疑義の提示又は意見具申をし，あるいは本件指示に従うことを拒否したとすれば，それは，本件集約決定をした上司らからみれば，命令に反する行動であるということになるし，ｂ知事やc副知事が本件集約決定の細部まで知悉していたか否かは明らかでないにせよ，本件集約決定は，知事らの方針及び副知事の集約指示に従ってされたことは，その経緯に照らし明らかであり，被控訴人もそのような経緯を認識していたと考えられるから，被控訴人の立場では，そのような行動をとっても，正当に評価されることはなく，かえって，控訴人の最高幹部を批判し，命令に背いたものとして，人事上，不当に不利益な扱いを受けるのではないかという危惧を抱いた可能性も大いに考えられるところである。なお，被控訴人は，組織の一員として，上司の指示に従うのは当然である旨主張しているが，同主張を善解すれば，仮に，上司の指示に異を唱えれば，人事上，不利益な取扱いを受けるおそれがあったという趣旨にも理解できないではない。）。
イこの点，控訴人は，被控訴人が実行行為者であるとか，被控訴人の当時の地位（知事公室次長）は高いものであったから，被控訴人の行動は，地方自治法２条１６項，刑事訴訟法２３９条２項，公益通報者保護法など関係法令の趣旨に照らし，明らかに不当なものであるなどと主張する。しかし，そもそも，本件集約の実行行為者は，裏金を職員組合の口座に送金した者であって，被控訴人ではないことは，客観的に明らかであるし，上記アで説示したところによれば，被控訴人の本件集約における役割は，従属的かつ代替的なものというべきであり，被控訴人が知事公室次長という県の中枢に近い地位にあったからといって，その役割の意味が変わるものではない。
なるほど，控訴人における幹部職員の一人であった被控訴人は，裏金の存在の可能性を認識した時点で，上司に対し，裏金の実態を解明して，これを管理・保管していた職員等に対して返還請求等をするなど，控訴人が適切な措置を講ずるべきことを進言すべきであったとはいえるが，前示のとおり，被控訴人が本件指示に異を唱えることは，心理的には，極めて困難であったであろうと推認されるところであるし，そもそも，知事らの方針は，裏金の存在の可能性それ自体を否定し，これを調査することはしない，ひいては，あえて返還請求等をしないことを意味するに等しいものであったところ，その当時の県幹部や裏金を管理・保管していた職員をはじめ，特別職であったか，一般職であったかを問わず，誰一人としてこれに異を唱えず，その職責を果たさなかったのであるから，比較的高い地位にあったとはいえ，一般職の職員の一人であったにすぎない被控訴人のみを強く非難することは，著しく酷であるというべきである。
控訴人は，本件伝達行為から７年余りが経過した後である平成１８年４月１日に施行された公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）にまで言及して，同法が未だ存在しなかった当時の被控訴人の行為が不適切であったと主張するが，控訴人は，平成１８年９月２８日付けの岐阜県政再生プログラムにおいて，「県内部からの問題指摘を積極的に受け入れる仕組みを構築する」ことにしたのであり（乙７），本件伝達行為がされた平成１１年１月ないし同年２月当時（その当時，公益通報者保護法のような法律は存在しておらず，同法３条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の地方公務員に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう，地方公務員法の規定を適用しなければならないことを定めた同法７条のような規定も存在していなかったことは，公知の事実である。），そのような仕組みが存在しなかったことは明らかである（なお，甲９〔不服申立手続における第２回口頭審理調書〕によれば，控訴人の代理人である弁護士ｏ〔以下「ｏ弁護士」という。〕は，岐阜県人事委員会が平成２１年３月５日に実施した口頭審理期日に処分行政庁の代理人の一人として出席しており，同期日に行われた被控訴人の尋問の際，被控訴人に対し，「本件指示を受けた際，その当時から控訴人の顧問弁護士であったｏ弁護士に対し，どうして一言相談しなかったのか」という趣旨の質問をしていることが認められるが，ｏ弁護士が控訴人の顧問弁護士であったということをもって，「県内部からの問題指摘を積極的に受け入れる仕組み」が構築されていたとは，到底認め難い。）。なお，控訴人は，被控訴人の行為が「犯罪行為とも評価し得る行為」である旨の主張もするが，被控訴人が刑事責任を追及された事実は存しないところ（弁論の全趣旨），本件伝達行為が公金それ自体を不正に支出することにかかわるものでないことは，前示のとおりであって，同行為が詐欺罪や横領罪の実行行為や教唆・幇助行為に該当しないことは，明らかである。控訴人は，いかなる証拠に基づいて，被控訴人の行為がいかなる犯罪の構成要件に該当し，違法，かつ，有責であると認められるというのか，具体的な根拠を明らかにしているとは認められず，控訴人の上記主張は採用することができない。
したがって，控訴人が縷々主張するところを踏まえても，被控訴人のみを強く非難することは，著しく酷であるというべきである。ウそうすると，被控訴人が本件集約に「深く」関わったという本件処分の前提認識についても，事実誤認とまでは言えないとしても，相当に一面的な見方というべきであり，妥当を欠くというべきである。
(4)本件集約の結果について
ア本件処分は，本件集約の結果，「長期間当該事件が発覚せず」，「その間に公金の費消等が拡大する結果となった」ともしている。しかし，前示のとおり，裏金は，公金に由来するものではあっても，これを「公金」そのものであるとすることはできないから，本件処分の事由のうち，「公金の費消等が拡大する結果となった」とする部分は，そもそも，「裏金」を「公金」そのものであると位置付けているという点において，その評価は正確でないと言わざるを得ない。


また，被控訴人の本件伝達行為をした際における当該行為の意味の認識については，既に認定・判断したとおりであり，本件処分の理由としての被控訴人の責任を量定する上では，本件集約と「長期間当該事件が発覚せず」に済んだとの点の因果関係についてまで論じる必要性は乏しいものと考えられる。
イ念のため，上記因果関係について検討するに，前示のとおり，本件伝達行為の結果，本件集約として，平成１０年度中に５６３９万７７２３円の裏金が職員組合の口座に振り込まれ，その後も，平成１１年度から同１７年度までの間に約２億６９３０万円の裏金が現金授受の方法によって職員組合に持ち込まれ，全体として３億円を超える裏金が職員組合に移転されたのであるが，本件集約は，その中で先例としての位置付けを有するという意味において，その後の集約に対しても関連性があるというべきである。しかし，平成１１年度以降に集約された裏金は，現金授受の方法によるもので，本件伝達行為で示唆された方法（口座振込み）によるものとは異なる上，本件集約の期限とされた平成１１年２月末日を経過した後に集約されたものであること，また，平成１３年度には，前示のとおり，副出納長による説明会などが契機となって裏金の職員組合への集約が促進されたことが認められる。
そうすると，被控訴人の本件伝達行為は，平成１１年度以降の集約に対しては，必ずしも直接的な因果関係を有すると認めることはできない。また，岐阜県の裏金問題が発覚したのは，前示のとおり，職員組合が保管している裏金の存在が契機となったもののようであり，当時，各所属の担当職員等によって保管・管理されていた裏金も存在しながら，それが発覚の契機となったと認め得る証拠は存在しないことからすると，職員組合への裏金の集約は，結果的には隠ぺいの効果に乏しかったこととなるのであり，仮に，職員組合への裏金の集約がされなかった場合に，より早く裏金の存在が発覚したであろうとは必ずしも認めることはできない。前示のとおり，裏金は，本件集約前に，各所属の担当職員等が保管・管理する状態で，既に隠ぺいされていたのである。
そうすると，本件集約の結果，「長期間当該事件が発覚」しなかったとする本件処分の理由は，本件集約と裏金問題の発覚遅延との間に因果関係があることを言うものであるとすれば，これをもって必ずしも正当な評価であると認めることはできない。
ウまた，「裏金」を「公金」そのものであると位置付けた誤りをひとまず措いて，「その間に・・・費消等が拡大する結果となった」とする点について検討しても，前示のとおり，職員組合に集約されず各所属の担当職員等が保管・管理した裏金で，焼却，廃棄又は私的費消されたものもあるとされていることからすると，本件集約により「費消等が拡大する結果となった」という評価は一面的というべきであるし，職員組合に集約された裏金の保管・管理についてまで被控訴人が注視すべきであったというのは，現実的な判断として言い得ないことは後記に説示するとおりである。そして，知事らの方針により，「存在しない」こととされた裏金は，まさに「存在しない」ものとすることとされていたに等しいということができ，裏金の不当な費消は，まさに裏金を「存在しない」ものとすることに他ならないのであるから，裏金の不当な費消が行われたことは（前示のとおり，私的費消は強く非難されるところであるが，私的費消がされたことは，直ちに控訴人が返還請求等をすることができなくなることを意味するものではない。），知事らの方針の必然的結果というべきであり，これをもって本件集約の結果と見るのは，問題の全体像を正解したものということはできない。なお，被控訴人が，本件伝達行為をした際，集約された裏金が職員組合において費消されるものであるのか否かについて確たる認識を有していたとは認められないことは前示のとおりである。
(5)被控訴人が裏金の存在を公にしなかった不作為等についてア本件処分の事由中には，本件指示を受けた当時，被控訴人が裏金の存在を公にしなかった不作為を問題としていると解される部分があり，控訴人は，この点は本件処分の事由としているものではない旨主張するが，念のため付言するに，被控訴人が本件指示を契機として裏金の存在を公にしなかった不作為又は公にすることを進言しなかった不作為は，性質的には，裏金の存在を知る県職員一人一人が負っていた裏金の存在を公にする義務の懈怠と同様のものであると評価すべきである。
もっとも，被控訴人が知事公室次長という一般職としてはかなり高い地位にあったことからすれば，各所属の庶務担当者らよりも，被控訴人の義務の程度は高かったと言わざるを得ない。
しかしながら，前示のとおり，県政の最高責任者である知事によって，対外的には裏金が存在しないこととする方針が採られている状況下において，被控訴人が，一人これに反する行為を取ることは，心理的に極めて困難であったと推認されることや，被控訴人が本件指示を受けた当時，控訴人において「県内部からの問題指摘を積極的に受け入れる仕組み」が構築されていなかったことを併せ考えると，被控訴人がこれを行わなかったからといって公務員として最高程度の非違行為であると評することは酷であると言わざるを得ない。
イ次に，控訴人は，被控訴人が本件集約に加担しながら，また，本件集約後は商工局長等の要職にありながら，職員組合に集約された裏金が適正に処理されたか否かについて確認せず，その結果，本件集約以降も平成１７年度まで裏金が職員組合に集約され続け，職員組合でこれが不当に支出され続ける結果となった旨主張するので，この点についても検討するに，前示のとおり，被控訴人は，本件集約決定に全く関与しておらず，ただ，上司から受けた本件指示に従って本件伝達行為をしたのみであること，したがって，また，被控訴人には職員組合に集約された裏金の使用方法についての具体的な取決めの有無・内容について確たる認識があったとは認められないことからすると，本件集約後に被控訴人が自らの役割として職員組合へ集約された裏金について不当な支出がされないよう注視すべき義務を負っていたと認めることはできないのであり，結局のところ，被控訴人の義務としては，上記に説示したような県職員として一般的に負っていた義務の程度を特に超えるものであったと認めることは困難である。
(6)小括


ア以上のとおり，被控訴人がした本件伝達行為は，上司からの指示に無批判に従って本件集約決定の趣旨を各所属に伝達するという従属的かつ代替的な行為であったこと，被控訴人は，本件集約の主たる目的は裏金を保管・管理する者の精神的負担軽減及び私的費消等不当行為の防止にあると認識し，裏金を隠ぺいするという意図，目的によるものと認識していたとは認められないこと，本件集約に裏金の存在を隠ぺいする効果があったとしても，その効果は相当に限定的であり，被控訴人にはその効果について確定的な認識があったとは認められないこと，また，本件集約後職員組合に集約された裏金が費消されるものか否かについても被控訴人に確定的な認識があったとは認められないこと，そして，被控訴人の立場から見れば，本件指示につき疑義を提示したり，意見具申したり，これに従うことを拒否したり，あるいは，本件指示を契機として裏金の存在を公にし，又は公にすることを上司に進言するなど，控訴人の主張に係る適切な行動をとることは，心理的に極めて困難であったと推認されるところ，被控訴人が本件指示を受けた当時，控訴人において「県内部からの問題指摘を積極的に受け入れる仕組み」は構築されていなかったこと等が認められる。これらの認定判断に照らせば，被控訴人が本件伝達行為により裏金の隠ぺい工作に深く関与し，裏金問題の発覚を遅延させ，裏金の不当な費消を増大させたとする本件処分の根拠事由は，事実の誤認とまでは言えないとしても，著しく一面的な認定というべきである。
また，本件処分は，「裏金」が「公金」そのものであるとの不正確な理解のもとにされている上，控訴人が裏金を管理・保管していた職員等に対し返還請求等をし得る立場にあったことや，本件集約あるいは職員等による裏金の私的費消等が行われたとしても，そのことは，直ちに控訴人が返還請求等をすることができなくなることを意味するものではないことをいずれも看過してされたものである。
以上に加え，被控訴人は，昭和４５年４月に岐阜県職員として採用されてから本件処分までの間に懲戒処分を受けたことがないこと，県職員の中で，本件の裏金問題を契機として懲戒免職処分を受けたのは，裏金を多額に費消し又は私的に費消した職員のみであること等を併せ考えれば，本件集約決定に関与した県職員らは既に退職していて懲戒免職の対象とすることができなかったこと，岐阜県における裏金問題が他県のそれと比較してより重大な県政に対する信用の失墜をもたらしたこと等の控訴人主張の事実を踏まえても，本件伝達行為を理由として被控訴人を懲戒免職としたことは，社会観念上著しく妥当を欠くと言わざるを得ない。控訴人は，上記判断が不当であるとして，その他縷々主張するが，いずれも採用することができない。
イ以上の次第で，本件伝達行為は，地方公務員法３３条及び同法２９条１項１号の懲戒事由に該当するとの判断は相当というべきであるけれども，これを理由とする本件処分は，懲戒処分として免職処分を選択している点において重きに過ぎ，社会観念上著しく妥当を欠き，裁量権を逸脱・濫用したものというべきであるから，その余の点について判断するまでもなく取り消されるべきである。
５争点(4)（本件処分の違法性，故意・過失及び損害額）について
(1)本件処分の違法性及び故意・過失について
本件処分は，社会観念上著しく妥当を欠き，裁量権を逸脱・濫用したものというべきであるから，取り消されるべきであることは，既に説示したとおりである。
そして，岐阜県知事であるｐは，前記説示したところ（とりわけ，①被控訴人は，本件集約決定の意思形成ないし意思決定には全く関与しておらず，ただ，ｄ知事公室長からの本件指示を受け，その指示に対し無批判に従って，本件伝達行為を行ったにとどまることを，正当に考慮したとはいえないこと，②「裏金」が「公金」そのものであるとの不正確な理解のもとで，控訴人が裏金を管理・保管していた職員等に対し返還請求等をし得る立場にあったことや，本件集約あるいは職員等による裏金の私的費消等が行われたとしても，そのことは，直ちに控訴人が返還請求等をすることができなくなることを意味するものではないことをいずれも看過していること，③被控訴人がｄ知事公室長の本件指示に基づいて本件伝達行為をした平成１１年１月ないし２月当時，控訴人はいわゆる内部告発者を保護するための体制を何ら整備していなかったにもかかわらず，公益通報者保護法の施行後である現在の体制を前提として，被控訴人の責任を論じていると解されることなど）に照らせば，職員に対する懲戒免職処分をするに当たり，当然に尽くすことが期待されるべき注意を払わず，漫然と本件処分をしたものと認めるのが相当であるから，少なくとも過失があったというべきである。
したがって，控訴人は，国家賠償法１条１項に基づき，被控訴人に対し，違法な本件処分によって控訴人が受けた損害について，賠償する責任があるというべきである。
(2)損害額について
ア損害額の認定
次のとおり原判決を補正するほか，原判決「事実及び理由」中の「第３当裁判所の判断」の「４」記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(ア)原判決書３７頁４行目を以下のとおり改める。「前記説示したところのほか，証拠（甲１８，１９）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，違法な本件処分のため，本来であれば，定年退職すべき時（平成２０年３月３１日）に支給を受けることができたと考えられる退職手当を得ることができず，したがって，被控訴人が主張するとおり，上記退職手当相当額の損害を受けたことが認められる。」
(イ)原判決書３７頁６行目を以下のとおり改める。「前記説示したところのほか，証拠（甲１８，１９）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，違法な本件処分のため，本来であれば，本件処分時から定年退職すべき時（平成２０年３月３１日）までに支給を受けることができたと考えられる給与等を得ることができず，したがって，被控訴人が主張するとおり，上記定年退職時までの給与相当額の損害を受けたことが認められる。」
(ウ)原判決書３７頁１０行目から同頁１１行目にかけての「違法な本件処分の日から本判決日までの間，４年以上が経過していること等に鑑みると，」を「違法な本件処分の日から本判決（控訴審判決）の日までの間，５年以上が経過していること，他方，被控訴人には相応の懲戒処分を受けるべき事由があったと認められること，その他本件記録に顕れた諸事情にかんがみると，」と改める。
イ控訴人の主張に対し
(ア)控訴人は，仮に，本件処分が取り消されるべきものであるとしても，裁判所が被控訴人に関する国家賠償法上の損害について判断するに際しては，懲戒事由について考慮し，これに相応する損害額を認定すべきである旨主張する。


平成３０年１２月２０日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１０２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１０月２３日
判           決
原              告    エフシ   ーツー   インク同訴訟代理人弁護士    高    橋              淳
壇              俊      光
被              告    株式会   社ドワ   ンゴ同訴訟代理人弁護士    宮    川      美津    子
波田    野      晴      朗
高    藤      真      人
同訴訟代理人弁理士    稲    葉      良      幸
右馬    埜      大      地
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が取消２０１６－３００７０９号事件について平成３０年３月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実）
(1)原告は，次の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲２，７）。
登録番号   第５６２１４１４号
登録出願日平成２４年９月１３日
設定登録日平成２５年１０月１１日
登録商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第４２類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守，インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング，インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供，インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供，インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング，インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視，インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供，インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与，ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供，ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供，オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供，インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与，インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与，インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供，インターネット等の通信ネットワークにおいて利用可能な記憶装置の記
憶領域の貸与
（なお，平成２８年７月１１日に，上記指定役務中，「ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供，オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供，インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供」についての登録を無効とする旨の審決の確定登録がされた。）
(2)被告は，本件商標の登録取消審判請求をし，特許庁は，これを取消２０１６－３００７０９号事件として審理した。取消審判請求の登録日は平成２８年１０月２１日である。（甲７）
(3)特許庁は，平成３０年３月２２日，「登録第５６２１４１４号商標の指定役務中，第４２類「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与，ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供，インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与，インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与，インターネット等の通信ネットワークにおいて利用可能な記憶装置の記憶領域の貸与」についての商標登録を取り消す。」旨の審決（以下「本件審決」という。また，取消しに係る役務を「取消対象役務」という。）をし，出訴期間として９０日を附加した。その謄本は，同月３０日，原告に送達された。(4)原告は，平成３０年７月２３日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書（写し）記載のとおりであり，要するに，原告の使用する，「ブロマガ」の文字からなる商標と「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標は，本件商標と社会通念上同一の商標とはいえず，商標法５０条に規定する「登録商標」に当たらないし，また，上記原告の使用する商標の使用に係る役務は「電子掲示板の提供」であって取消対象役務に含まれないため，原告が，登録に係る登録商標を取消審判請求の登録前３年以内（以下「要証期間」という。）に取消対象役務について使用したことの証明がないから，本件商標の取消対象役務に係る登録は商標法５０条により取り消されるべきであるというものである。
３取消事由
(1)商標の同一性についての判断の誤り（取消事由１）(2)商標の使用役務についての判断の誤り（取消事由２）
第３取消事由に関する当事者の主張
１商標の同一性についての判断の誤り（取消事由１）(1)本件商標と，「ブロマガ」の文字からなる商標及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標が商標法５０条１項所定の「社会通念上同一と認められる商標」に当たらないとした本件審決の判断は，次のとおり，誤りである。
(2)「社会通念上同一と認められる商標」について判断するに際しては，特定の発音に固執することなく，ある程度幅のある発音を念頭に，日本における一般的な認識や連想等を含めて総合的に判断すべきであるところ，本件審決は，本件商標と原告の使用する商標との間に書体に変更を加える以上の違いがあるかという問題のみにこだわり，称呼や観念等を全く検討していない。本件審決の考え方によれば，２段の商標については書体に変更を加える程度でそのまま用いなければ社会通念上の同一性がないということになるが，これは過去の裁判例の考え方に反するというだけでなく，これまでの２段の商標についての実務を全く否定するものである。
(3)原告は，「ブロマガ」の文字からなる商標及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標を使用しているが，これらの各商標と本件商標は社会通念上同一である。
ア本件商標と「ブロマガ」及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」は称呼が同一である
こと
(ｱ)日本語では英語やフランス語を全て正確に発音できず，欧文字に接した一般人がどのように読むかはある程度の幅があるし，日本語独特の発音や略音が存在するから，欧文字の称呼については，社会通念の範囲である程度の幅をもって考えなければならない。


欧文字の一般的な読み方として，例えば「ＨｏｎｇＫｏｎｇ」を「ホンコン」，「Ｐｉｎｇ-Ｐｏｎｇ」を「ピンポン」，「Ｓｉｇｎ」を「サイン」，「Ｆｏｒｅｉｇｎ」を「フォーリン」と読むように，「ｇ」を発音しない例がしばしば存在する一方，「ＫＩＮＧＫＯＮＧ」はキングコングと，英語ではほとんど発音されないにもかかわらず「グ」と発音する。このように，日本語において，「ｇ」を「グ」と発音するかどうかは，その後の音とも関連して，ケースバイケースであり，社会の一般的な表音方法によって決すると言わざるを得ないが，「ｇ」はしばしば発音の対象外となる。
また，「エアーコンディショナー」を「エアコン」，「パーソナルコンピュータ」を「パソコン」，「ドラゴンクエスト」を「ドラクエ」，「キムラタクヤ」を「キムタク」とするように，語呂の悪い語や冗長な語等を略して使用するのは日本語の特徴の１つであり，このような略語では，それぞれの語の語頭から二モーラ（二拍）ずつを取るのが基本的なパターンである。
(ｲ)欧文字と片仮名の２段書きの商標は，欧文字とその表音を記載することが多く，本件商標も，「ＢｌｏｇＭａｇａ」が一般的にブロマガと呼ばれていたことから，表音を示す２段書きの商標として登録された。すなわち，「ＢｌｏｇＭａｇａ」において，「ｇ」（グ）の濁音に続けて「Ｍａ」（マ）を発音するのは，後者を発音する際に一度口を閉じなくてはならないことから語呂が悪く，「ブロマガ」と発音する方が遙かに簡単である。また，上記(ｱ)のとおり，「ｇ」は脱落して発音される傾向にあり，略語には「二モーラ＋二モーラ」の４文字読みが多いことから，「グ」が脱落した表音を示したのである。
また，社会一般としても「ＢｌｏｇＭａｇａ」の表記を「ブロマガ」と記載していることが多く，これをブログマガと表記していることは皆無であり，このことは，需要者が「ＢｌｏｇＭａｇａ」を「ブロマガ」と認識していることを端的に示すものである。
イ本件商標と「ブロマガ」及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」は観念が同一である
こと
(ｱ)「ＢｌｏｇＭａｇａ」は造語であるが，「Ｂｌｏｇ」つまり特定の話題について書き綴った文章や感想，画像などを時系列順に配置した日記的なウェブサイトを意味する「Ｗｅｂｌｏｇ」の略語である「Ｂｌｏｇ」といろんなものを盛り込んだものを意味する雑誌の英語「Ｍａｇａｚｉｎｅ」の略語である「Ｍａｇａ」が結合され，いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じる。他方，「ブログ」「マガジン」の略語が結合した「ブロマガ」からも，いろいろなブログを配信するサービスであるという観念が生じる。
(ｲ)商標の使用が社会的同一性から判断されるのであれば，その判断は需要者の認識を基礎とするべきであるところ，原告のサービスは，広く「ブロマガ」として認識されており，「ブログマガ」とは認識されていない。すなわち，原告は，平成２１年１月にＦＣ２ブログを通じて有料コンテンツの販売及び購入ができる有料配信サービス「ブロマガ」を開始し，「ブロマガ」を紹介する書籍も多数発行されている。また，ＦＣ２ブログのユーザーはユーザー数データによれば，平成２４年１２月の時点で５００万人弱（４９０万６２１人），ＦＣ２ブログは日本のブログ利用に関するレポートで日本国内第１位となるなど，ブログの分野において著名であり最大手の１つであるが，ＦＣ２ブログのユーザーが利用する管理画面には常に「ブロマガ」の紹介がされている。「ブロマガ」は原告の提供するブログの有料配信サービスとしてインターネット上で大きく取り上げられている。
原告のサービスや「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字についていずれも「ブロマガ」と称呼又は表示されているのであり，「ブログマガ」の称呼又は表示がされていることはない。
ウ以上のとおり，称呼の同一性，観念の同一性，商標の利用実態や社会的なサービスへの認識からすれば，本件商標と原告が使用する「ブロマガ」の文字からなる商標及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標は，「社会通念上同一と認められる商標」（商標法５０条１項）に当たる。(4)「ｂｌｏｍａｇａ」の文字からなる商標の使用について原告は，「ｂｌｏｍａｇａ」という文字からなる商標を，ＦＣ２ブロマガのＵＲＬ（甲１１，１２）に用いている。仮に，「ブロマガ」から「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字が想起できないとすれば，需要者は，「ｂｌｏｍａｇａ」の欧文字を想起することになる。また，「ＢｌｏｇＭａｇａ」と「ｂｌｏｍａｇａ」は，「ｇ」の欠落という相違はあるが，文字数は一字違いに過ぎず，その欠落の有無は一見したのみでは気付き難いから，両者の外観は酷似するし，同一の観念が生じる。そうすると，「ｂｌｏｍａｇａ」と本件商標は，称呼及び観点を共通にするものと認められるのであるから，全体として観察すると社会通念上同一と認められる。したがって，この点からも原告が本件商標を使用していたことが明らかである。
２商標の使用役務についての判断の誤り（取消事由２）(1)原告が「ブロマガ」の文字からなる商標及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標を使用する役務が，取消対象役務に含まれないとした本件審決の判断は，次のとおり，誤りである。


(2)原告が提供する役務は，ブログを有料で販売することを希望する者に対して，ブログ等のデータをサーバーの記録領域に格納した上で購入者の購入処理に対応してそのデータを抽出して送信し，購入者の画面上に表示するものである。需要者はブログを販売することを希望する者であり，原告は上記の一連の役務を提供する対価としてシステム利用料を収受している。以上によれば，原告は，取引の対象物の１つとして「インターネットにおけるブログのためのサーバー記憶領域の貸与」を捉えているといえる。ＦＣ２ブログはホスティングサービス（サーバーの記憶領域の貸与）に位置づけられているから，「インターネットにおけるブログのためのサーバー記憶領域の貸与」に当たる。原告は，サーバースペースの提供及びサーバー上に用意されたソフトウェアの提供等を含む原告サービスのうち，役務の中核である「インターネットにおけるブログのためのサーバー記憶領域の貸与」を指定役務として「ブロマガ」の文字からなる商標及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標を使用している。
(3)本件審決は，原告が提供するサービスについて，「ブログ等の販売（有料での提供）を希望する者が作成したブログ等を，自社の管理するサーバーに記憶し，これを購読することを希望する者に販売するというサービスを行っている。」とし，ＦＣ２ブログを「電子掲示板」と認定しているが誤りである。原告の提供するサービスについて，被告は「電子書籍の提供」と，原告は「インターネットにおけるブログのためのサーバー記憶領域の貸与」と主張していたにもかかわらず，本件審決は当事者の主張と異なる役務を認定しており，不当である。ブログと電子掲示板は主たる目的が異なっているし，ブログに電子掲示板的な要素があるとしても，そのことによって，「インターネットにおけるブログのためのサーバー記憶領域の貸与」であることが否定されるわけではない。特定のサービスがいかなる指定商品ないし指定役務に該当するかについては，特定の１つの指定商品ないし指定役務に該当するかを検討するのではなく，幅のある認定を行うべきである。ＦＣ２ブログは，ＦＣ２利用規約及びＦＣ２ブログ利用規約に基づいて契約処理されているから，別途サーバーについての賃貸借契約書が存在しないという本件審決の指摘は当たらない。
第４被告の反論
１商標の同一性についての判断の誤り（取消事由１）について(1)本件商標の構成中の「ブロマガ」の片仮名は，特定の意味を理解させるとはいえない造語というべきものであって，これを欧文字で表す場合は，「ｂｒｏｍａｇａ」ないし「ｂｌｏｍａｇａ」と表示するのが通常である。他方，構成中の「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字も，特定の意味を有しない造語といえるものであって，これを片仮名で表す場合は，「ブログマガ」と表示するのが一般的といえる。したがって，本件商標の「ブロマガ」の片仮名と，「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字とは同一の称呼及び観念を生ずるものということができず，本件商標からは，その構成各文字に応じて「ブロマガ」部分からは「ブロマガ」，「ＢｌｏｇＭａｇａ」部分からは「ブログマガ」の称呼を生じ，特定の観念を生じない。
これに対し，原告の使用する「ブロマガ」からは「ブロマガ」の称呼を生じ，特定の観念を生じないし，原告の使用する「ＢｌｏｇＭａｇａ」からは「ブログマガ」の称呼を生じ，特定の観念を生じない。したがって，原告の使用する商標は，いずれも，本件商標につき「平仮名，片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということができないので，本件商標と社会通念上同一の商標ではないから，本件審決の判断は相当である。原告は，ＦＣ２ブログはブログの分野において著名であり，ブログのユーザーが利用する管理画面には常に「ブロマガ」の紹介がされていると主張するが，客観的な証拠はない。また，仮にＦＣ２ブログが著名であったとしても，ＦＣ２ブログは原告が「ブロマガ」を用いて行っている役務とは異なるものであり，原告が「ブロマガ」を用いて行っている役務について「ブロマガ」の周知性を立証するものではない。
(2)「ｂｌｏｍａｇａ」の使用について
ＵＲＬでの使用が商標の使用と認められるかという点は措くとしても，「ｂｌｏｍａｇａ」と「ＢｌｏｇＭａｇａ」は「ｇ」の有無において外観上大きな違いがあるし，称呼の観点からしても「ｇ」が欠落する「ｂｌｏｍａｇａ」からは「ブログマガ」の称呼は生じない。「ｂｌｏｍａｇａ」と「ＢｌｏｇＭａｇａ」のいずれも造語であって特段の観念を生じない。そうすると「ｂｌｏｍａｇａ」と「ＢｌｏｇＭａｇａ」は「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」ではないし，外観及び称呼が異なる点からしても社会通念上同一とはいえない。


２商標の使用役務についての判断の誤り（取消事由２）について(1)商標法にいう「役務」は，他人のためにする労務又は便益であって，付随的ではなく独立して市場において取引の対象となり得るものをいう。また，商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は，商標法施行令別表の区分に付された名称，商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質，国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明，類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当であり，これによれば，「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」は，「電子計算機用プログラムの提供」，「ウェブサーバーの貸与」，「コンピュータの貸与」と同様に，技術的な専門事業者によって提供される高度に技術的なサービスであって，需要者のネットワークやＩＴシステムのインフラとなる専用的な機器やプログラムを提供するような役務がこれに該当する。「サーバーの記憶領域の貸与」として想定されているサービスとは，日立キャピタル株式会社が法人向けに提供しているような事業者向け（いわゆるＢｔｏＢ）のサーバー機器（ハードウェア）の貸与サービスやＧｏｏｇｌｅの提供するＧｏｏｇｌｅドライブのようなオンライン上でユーザーにデータの記憶領域を貸与するサービスである。さらに，その範囲を限定した「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」の典型的なサービスとしては，ブログ開設のためのサーバーのレンタルを行うさくらのレンタルサーバー，ｍｉｎｉｂｉｒｄ及びヘテムルといったサービスが存在する。これらは，サーバーのレンタルそのものが取引の対象となっており，サービスの一過程でサーバーの記憶領域への保存を伴っているものではない（レンタルしたサーバーを利用してブログを開設するためにはＷｏｒｄＰｒｅｓｓといったブログ開設用のソフトウェア等が別途必要である。）。そして，サーバーにおけるデータの蓄積プロセスはインターネットサービスを提供する上で当然に含まれる自明のプロセスであって，提供するサービスにかかるプロセスが含まれるからといって「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」が商標法上の役務として提供されていることにはならない。
(2)原告の役務は，原告の説明によれば，ブログ記事を販売する者がサーバーにアップロードしたデータをサーバーの記憶領域に格納した上で購入者の購入状況に応じて送信し，購入者の画面上に表示可能にするというサービスであり，原告は，ブログ記事の購入者から購読料を徴収し，ブログ記事の作成者へのＦＣ２ポイントの形での支払分を差し引いた金銭を収受しているから，原告の役務は，第三者が作成したブログ記事を有料配信するサービスである。原告が提供する役務において，ブログ記事のデータが原告のサーバーに蓄積される過程が存在するものと推測されるが，かかる蓄積過程は電子コンテンツを提供するサービスであればごく一般的に付随する処理過程に過ぎず，サーバーへの蓄積過程が独立した取引の対象として認識されるものではないから，原告の役務は，「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」には該当しない。
第５当裁判所の判断
１後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実を認めることができる。(1)原告は，「ＦＣ２ブログ」という名称のブログサービスを提供している。原告は，平成２１年１月２０日，ＦＣ２ブログにおいて，ユーザーがブログ記事に課金設定をして投稿することで，月額購読ポイントを支払った読者だけが当該ブログ記事を閲覧できる「ブロマガ」というサービスの提供を開始した。（甲１７～２０）
(2)原告のウェブサイトには次のとおりの記載がある。ア平成２８年４月７日当時，原告のウェブサイト（「ＦＣ２ヘルプ＞ＦＣ２ブログ＞マニュアル＞ブロマガ®（ブログマガジン）って何」のページ）において，「ＦＣ２ブログマニュアル」の下に，「ブロマガ®（ブログマガジン）って何？」，「ブロマガとは，雑誌の「袋とじ」のようにブログ記事に価格を設定し，料金をお支払いいただいた訪問者だけが閲覧できる機能です。」，「お支払いはＦＣ２ポイントまたはクレジットカードで決裁され，販売価格の内，システム手数料３０％を差し引いて，販売者へ支払われます。」と表示されていた。（甲１０）
イ平成２８年４月３０日当時，原告のウェブサイト（「ＦＣ２ブログ＞ブロマガランキング」のページ）において，上部に，馬のようなマークの横に太字のゴシック体風の文字で「ＦＣ２」，「ブロマガ」の文字が並べて表示されていた。また，本文の最上部に「ブロマガランキング」と表示されていた。このウェブサイトのＵＲＬには「ｂｌｏｍａｇａ」という文字が含まれていた。（甲１２）
ウ平成２８年４月１日当時，原告のウェブサイト（「ＦＣ２    ＶｉｄｅｏＡｄｕｌｔｏ」のページ（ポルトガル語表記のページ））の下方の動画リスト部分には，動画の名称の前に「【ブロマガ限定】」の文字の表示，２行目には長方形の背景の中に「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字の表示があった。
（甲１４）
エ平成２８年４月８日当時，原告のウェブサイト（「ＦＣ２ヘルプ＞ＦＣ２ブログ＞Ｑ＆Ａ＞ブロマガの設定に関して」のページ）には，本文の上に「ブロマガの設定に関して」と表示され，「ブロマガ」に関する質問，質問と回答が記載されていた。（甲１６）
オ原告は，平成２８年４月当時，原告が運営するＦＣ２ブログにおいて，ブログ記事の閲覧に課金機能を設け，課金した利用者にのみブログ記事が表示されるシステムにより，ブログ記事を有料で提供したい者がブログ記事を有料で提供し，ブログ記事を有料で閲覧したい者がブログ記事を有料で閲覧できるサービスを提供していた。


具体的には，ブログ記事の販売者は，ＦＣ２ＩＤを取得してＦＣ２ブログを開設し，各ブログ記事の設定において課金機能の設定を行うことで，ブログ記事を有料で提供することができ，ブログ記事の販売者はシステム利用料として３０％を差し引いたポイントをブロマガ販売の売上げとして取得する。また，ブログ記事の購入者は，ＦＣ２ＩＤを取得し，画面上で購入を実行すると，購入したブログ記事を無期限に閲覧することができる。ブログ販売者は，ブログ記事をアップロードした後も，その設定を変更することにより，無償にしたり，有料にしたりすることができる。ブログ購入者は，ＦＣ２ＩＤウェブサーバーにアクセスして購入手続をすることにより決裁データがＦＣ２ＩＤデータべースに保存され，ＦＣ２ＩＤウェブサーバーからＦＣ２ブログウェブサーバーに決済完了通知のコールバックリクエストが実行され，ＦＣ２ブログウェブサーバーから購入データがＦＣ２ブログデータベースに保存される。ブログ購入者がＦＣ２ブログウェブサーバーにアクセスすると，購入したブログ記事の参照リクエストが実行され，ＦＣ２ブログウェブサーバーからＦＣ２ブログデータベースに問い合わせ，購入データを照合し，購入したブログ記事が購入済みであればブログ記事が表示される。（甲８，１６，乙２）
２商標の使用について
上記１に認定した事実によれば，原告は，平成２８年４月当時，電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり，その映像面に「ブロマガ」の文字からなる商標（以下「本件使用商標１」という。）及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなる商標（以下「本件使用商標２」という。）を表示して役務を提供していたものであるから，原告は要証期間内に本件使用商標１及び本件使用商標２を使用していたものと認められる。
３商標の同一性について
(1)ア本件商標は，前記第２の１(1)のとおり，ゴシック体風の「ブロマガ」の片仮名とセンチュリー体風の「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字を上下２段に配置した商標であり，上段と下段の間は文字の高さの半分程度の間隔があり，上段と下段のフォントの大きさは概ね同じで，上段より下段の方がやや横幅が大きく構成されている。
上段の「ブロマガ」部分からは，「ブロマガ」という称呼が生じる。また，下段の「ＢｌｏｇＭａｇａ」部分は，「Ｍａｇａ」が大文字の「Ｍ」で始まること，「ｄｏｇ」，「ｆｒｏｇ」のような「ｏｇ」の語尾を持つ一般的な英語で「ｇ」の発音を省略することはないこと，「Ｂｌｏｇ」はウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから，全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められる。そうすると，本件商標からは，「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるといえる。
また，「ブロマガ」及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」はいずれも造語であり，特段の観念を生じるとは認め難く，本件商標からは特段の観念を生じない。イ他方，本件使用商標１は「ブロマガ」の文字のみからなり，本件使用商標２は「ＢｌｏｇＭａｇａ」の文字からなるものであるから，本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの，外観，観念及び称呼のいずれについても同一とはいえない。
ウ以上に照らせば，本件使用商標１及び本件使用商標２について，本件商標の「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標，外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標（本件商標）と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。
エまた，原告は，原告のウェブサイトのＵＲＬ中の「ｂｌｏｍａｇａ」の文字の使用について，本件商標と「社会通念上同一の商標」の「使用」に当たると主張するが，仮にＵＲＬにおける「ｂｌｏｍａｇａ」の使用が商標法５０条１項所定の「商標」の「使用」に当たるとしても，「ｂｌｏｍａｇａ」は本件商標と外観，観念及び称呼のいずれにおいても同一とはいえないことは，本件使用商標１，２と同様であるから，本件商標と「ｂｌｏｍａｇａ」の文字からなる「商標」が「社会通念上同一」であるとは認められない。
(2)原告の主張について
ア原告は，欧文字の称呼については，特定の発音に固執せず，ある程度幅のある発音を念頭に，日本における一般的な認識や連想等を含めて，総合的に判断すべきであるとして，「ＨｏｎｇＫｏｎｇ」，「Ｐｉｎｇ-Ｐｏｎｇ」，「Ｓｉｇｎ」，「Ｆｏｒｅｉｇｎ」のように「ｇ」を発音しない例がしばしば存在する一方，「ＫＩＮＧＫＯＮＧ」では「Ｇ」を発音するという風に日本で欧文字を読む際に「ｇ」を発音する場合と発音しない場合があること，２語からなる外来語や固有名詞等の略語の生成において各語の冒頭の二拍ずつ取るのが基本であることから，本件商標の下段の「ＢｌｏｇＭａｇａ」部分は「ブロマガ」の称呼を生じると主張する。しかし，原告が指摘する「ｇ」を発音しない例は「ｎｇ」，「ｇｎ」という語尾を有するから本件商標の欧文字部分には妥当しないし，造語の欧文字である「ＢｌｏｇＭａｇａ」から原告主張の略語が生じるとも認められない。


平成２６年３月２５日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０１９９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年２月２５日
判決
原告   東京応   化工業   株式会   社
訴訟代   理人弁   理士   棚井澄   雄
同五   十嵐    光   永
同飯   田雅人
同大     槻   真紀子
被告   特許庁   長官
指定代   理人   小野寺         務
同田   口昌浩
同藏   野雅昭
同瀬   良聡機
同大   橋信彦
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
１特許庁が不服２０１２－３３９７号事件について平成２５年５月２８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）原告は，発明の名称を「高分子化合物，該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物，およびレジストパターン形成方法」とする発明について，平成１６年１０月２９日に特許出願（特願２００４－３１６９６０号（パリ条約による優先権主張平成１６年２月２０日）。以下「本願」という。後記手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は９である。）をしたが，平成２３年１１月３０日に拒絶査定を受けたので，平成２４年２月２２日，これに対する不服の審判を請求するとともに，手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）。
特許庁は，この審判を，不服２０１２－３３９７号事件として審理した結果，平成２５年５月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決の謄本を，同年６月１１日，原告に送達した。
２特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲１１。以下「本願発明」という。）
【請求項１】
酸の作用によりアルカリ溶解性が変化し得る高分子化合物であって，少なく
とも下記一般式（２）
【化１】
（式中，Ｒ
１はアダマンタン骨格を有する炭素数２０以下の脂肪族環式基（但し，カルボニル基を有する基を除く。）であり，ｎは０または１～５の整数を表し，Ｒ２は水素原子，又は炭素数２０以下の低級アルキル基を表す。）で示される化合物から誘導される構成単位（ａ１）を含有することを特徴とする高分子化合物。
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであり，要するに，本願発明は，本願の優先日前に出願され本願の優先日後に出願公開された特願２００４－２８５９５号の願書に最初に添付された明細書及び特許請求の範囲（甲１３。併せて，以下「先願明細書」という。）に記載された発明（以下「先願明細書発明」という。）と同一であり，しかも，本願の発明者が先願明細書発明をした者と同一ではなく，また，本願出願の時において，その出願人が先願明細書発明に係る特許出願の出願人と同一でもないので，特許法２９条の２の規定により，特許を受けることができず，他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶されるべきであるというものである。
(2)審決が上記結論を導くに当たり認定した先願明細書発明の内容は，次のとおりである。
「単量体である（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレートまたは１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレートから誘導され，酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含有する高分子化合物。」
第３原告の主張
審決には，先願明細書発明の認定に誤りがあり，この誤りは審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。
１審決の認定
(1)審決は，先願明細書には右記の式（１）で表
される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステル
として，１－（アダマンタン－１－イルオキシ）
エチル（メタ）アクリレート（以下「式（１）単量体①」という。）及び１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチル（メタ）アクリレート（以下「式（１）単量体②」という。）が具体的
に記載されているから，「Ｒａ」が水素原子又はメ
チル基であり，「Ｒｄ」がアダマンタン環（アダマ
ンチル基）又はアダマンチルエチル基であるものが
具体的に記載されており，右記の式（Ｂ）について，「式中，Ｒａ，Ｒｄは前記に同じ。」と明記されているから，先願明細書には，「式（Ｂ）で表される化合物」において，「Ｒａ」が水素原子又はメチル基であり，「Ｒｄ」がアダマンタン環（アダマンチル基）又はアダマンチルエチル基である化合物に相当する，（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート（以下「先願単量体①」という。）又は１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート（以下「先願単量体②」という。）が記載されているに等しい，と認定した。
(2)そして，審決は，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物が，フォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であり，式（Ｂ）で表される化合物から誘導される繰り返し単位は高分子化合物において酸脱離性機能を有することが記載されている，と認定した。
(3)さらに，審決は，
右記の式（Ｃ）で表さ
れるヒドロキシ化合物
にホル   ムアル   デヒド
（又はパラホルムアル
デヒド等）と式（Ｄ）
で表されるハロゲン化
水素とを反応させることにより，式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物を合成することができ，式（３）で表される不飽和カルボン酸と式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物とを塩基の存在下で反応させることにより，式（Ｂ）で表される化合物を合成することが記載されているから，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物の合成・製造方法について十分に具体的に記載されている，と判断した。
２化学物質に係る発明の開示について
ある文献中に，化学物質に係る発明が記載されているというためには，①化学物質そのものが確認されること，②当該文献の記載及び技術常識に基づき，当該化学物質が製造できること，③当該文献に当該化学物質の有用性が開示されていること，が必要である。


(1)「化学物質そのものが確認されること」について先願明細書の式（１）で表される化合物と式（Ｂ）で表される化合物とは，前者がＲｂは１位に水素原子を有する炭化水素基を示し，Ｒｃは水素原子又は炭化水素基を示すのに対して，後者がＲｂ＝Ｒｃ＝Ｈである点が異なるだけであるが，両者は合成方法が全く異なり，熱安定性にも大きな相違があり，重合してできる高分子化合物の熱安定性にも大きな違いがある。先願明細書の実施例では，式（１）で表される化合物のうち式（１）単量体②及び１－（ボルニルオキシ）エチルメタクリレートを合成しているが，これらの製造方法とは異なる製造方法で合成される必要がある式（Ｂ）で表される化合物についての開示は，先願明細書に一切なく，その物性データ等も具体的に開示されていない。
そうすると，先願明細書の実施例において具体的に確認された化合物であると評価されるものは，式（１）で表される化合物に止まると認定されるべきであり，式（Ｂ）で表される化合物が確認されたと評価されるべきではないから，先願単量体①及び②が確認できるということはできない。(2)「当該化学物質が製造できること」について先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物として，式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの例として列挙された２６の化合物に対応する化合物（Ｒｂ＝Ｒｃ＝Ｈである化合物）などが挙げられる，と記載されている。つまり，前記１(3)の一般式による合成方法により，少なくとも上記２６の化合物に対応する式（Ｂ）で表される化合物は合成できるべきである。
しかしながら，これらの化合物のうち，例えば式（１）単量体①に対応する先願単量体①については，式（Ｃ）で表されるヒドロキシ化合物は，１－アダマンタノールであり，３級アルコールであるところ，一般に，アルコーの反応性は，１級アルコール＞２級アルコール＞３級アルコールの順であるのに対し，ハロゲン化水素に対するアルコールの反応性は，３級アルコール＞２級アルコール＞１級アルコールの順であるから，ハロゲン化水素である塩化水素及び臭化水素を３級アルコールに反応させた場合には，容易にハロゲン付加物（塩素化及び臭素化アダマンタンが形成される。）が得られる。その結果，１－アダマンタノールに関しては，式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物は合成できないから，当業者であれば当然に，先願単量体①を前記１(3)の方法で合成することはできないと理解するはずである。このことは，上記２６の化合物のうち６番目，７番目，１４番目，１５番目の化合物に対応する式（Ｂ）で表される化合物についても同様である。また，１６番目の化合物に対応する式（Ｂ）で表される化合物を前記１(3)の一般式に従い合成する場合には，特殊な反応条件が必要となり，先願明細書に開示されている反応条件で反応させると，目的とする式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物は合成されないことは，当業者であれば当然に理解できる。
すなわち，先願明細書に記載された合成方法によっては，合成可能とされている具体的な化合物の一部は合成できないし，記載された合成方法によって式（Ｂ）で表される化合物を実際に合成できたことを示す試験例も先願明細書には記載されていない。したがって，先願明細書の記載からは，実際に式（Ｂ）で表される化合物が合成できるかどうかを，当業者が理解することができるとはいえない。
(3)「当該化学物質の有用性が開示されていること」についてアフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であるためには，単にその他の単量体と重合可能であることや，酸解離性能等を備えるだけでは足りず，レジスト膜にパターンを形成する際の露光前のプレベーク処理や露光後のポストベーク処理（いずれも，１００℃程度でのもの）において分解等されないことが好ましいことや，ラジカル重合反応等の重合反応が一般的に５０℃以上の比較的高温で行われることに照らして，ある程度の熱安定性を備えることが重要である。
イしかるに，式（１）で表される化合物が有しているヘミアセタール構造の熱安定性が悪いことは，その構造から当業者であれば当然に予測できるものである。この点，先願明細書の実施例１では，８５℃で４時間かけて行った重合反応の結果，高分子化合物が得られたことは記載されているものの，得られた高分子化合物中に式（１）で表される化合物から誘導された繰り返し単位が分解されずに含まれているかどうかを確認しておらず，その化学構造から熱安定性が低いことが容易に想定される式（１）で表される化合物から，そのフォトレジスト用としての特徴を担うヘミアセタール構造を保持している高分子化合物が得られたかどうか，当業者が理解できるような適切な試験結果は開示されていない。
実際，本願発明の発明者が，式（１）で表される化合物のうち１－（アダマンタン－２－イルオキシ）エチル（メタ）アクリレートを用いて高分子化合物を還流条件で，つまり溶媒であるテトラヒドロフランの沸点（６６℃）付近で合成したところ，得られた高分子化合物（樹脂Ｂ）のうち，上記単量体由来の繰り返し単位の４０％近くが分解されてメタクリル酸から誘導される構成単位となってしまっており，このことからすれば，先願明細書の実施例１で合成された高分子化合物は，原料である式（１）単量体②由来の繰り返し単位の大部分がメタクリル酸由来の繰り返し単位に分解されている可能性が極めて高い。なお，当該樹脂Ｂは，フォトレジストにおいてパターン形成の際に行われるアルカリ現像処理に耐えられず，レジスト膜の未露光部分の膜減りが生じ，かつ，溶解コントラストが取れず良好なレジストパターンが形成されないなど，フォトレジスト用として全く適しないことが明らかである。
さらに，先願明細書において評価試験に用いられたフォトレジスト用樹脂組成物には，通常含まれるクエンチャー（酸拡散抑制剤）として機能し得る塩基性化合物が含まれていないから，当業者であれば，用いた高分子化合物がどのような組成のものであったとしてもマスクを反映したパターンは形成できないだろうと考えるのが自然であり，実施例１等で合成された高分子化合物を用いてレジストパターンが形成できたとの記載は技術常識に反し，極めて疑わしい。なお，実際に実施例１等で合成した高分子化合物を用いて０．２０μｍのライン・アンド・スペースパターンが得られたとしても，それは，通常より多い量含まれる光酸発生剤であるトリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネートが有する露光部と未露光部との溶解コントラストにより得られたものと説明できるから，先願明細書中の「パターンが形成された」との記載は，実施例１等で合成した高分子化合物の有用性を直接示すものとはいえない。
ウ以上によれば，先願明細書の実施例に記載された高分子化合物ですら，レジストパターンを形成したとの評価試験の記載のみからではその有用性を当業者が認識することはできない。


まして，式（Ｂ）で表される化合物を実際に合成し，当該化合物から誘導される繰り返し単位が分解されることなく保持された高分子化合物を合成し，その高分子化合物が実際にフォトレジスト用の高分子化合物として有用であることを調べた試験結果が開示されていないにもかかわらず，先願明細書に，式（Ｂ）で表される化合物がフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であることが記載されているとの審決の判断は誤りである。
３以上によれば，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物は確認されているとはいえず，その合成方法や有用性も，当業者が理解できる程度に十分に記載されていない。よって，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物や，当該化合物から誘導される繰り返し単位を含む高分子化合物に係る発明が記載されているとはいえない。
それにもかかわらず，審決が，先願明細書に，当該化合物に含まれる先願単量体①又は②から誘導され，酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含有する高分子化合物の発明が記載されていると認定したのは，誤りである。
第４被告の主張
先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物が記載されているといえ，その合成方法や有用性も，当業者が理解できる程度に十分に記載されているといえるから，先願明細書発明についての審決の認定に誤りはない。１「化学物質そのものが確認されること」について先願明細書において確認された化合物と評価されるのは式（１）で表される化合物に止まり，式（Ｂ）で表される化合物が確認されたと評価すべきではないとの原告の主張は，先願明細書に記載された化合物が実施例に記載されたものに限定されるとはいえないことからすれば，何ら理由がない。また，原告は，式（Ｂ）で表される化合物は式（１）で表される化合物とは全く異なる合成方法により製造されることが必要であり，その方法が記載されていないと主張するが，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物の合成方法が明確に記載され，本願明細書の実施例においても，先願明細書に記載された合成方法と全く同じ方法により本願に係る単量体を得ているから，先願明細書に記載された合成方法では式（Ｂ）で表される化合物を製造することができないとはいえない。
先願明細書には，実施例こそ記載されていないものの，式（Ｂ）で表される化合物のうち，Ｒｄがアダマンタン環（アダマンチル基）又はアダマンチルエチル基であるものが具体的に記載され，その合成方法も各反応スキームを示すことにより全ての工程にわたって明確に記載されている。したがって，先願明細書において先願単量体①及び②が確認されたと評価することはできないとの原告の主張は，誤りである。
２「当該化学物質が製造できること」について
審決は，先願単量体①又は②が認定できるとしているのであって，式（１）で表される化合物の例として列挙された２６の化合物に対応する式（Ｂ）で表される化合物の全てが合成できると認定するものではないから，原告の主張は，その前提において失当である。
また，原告が主張する３級アルコールの反応性に関しては，あくまでも程度問題の次元であって，３級アルコールの場合に全く反応しないといったものではなく，温度，濃度，時間といった反応条件を選べば，他に１級アルコールや２級アルコールが併存しているわけではない以上，先願明細書に開示されたとおりの反応が進むことを否定することはできず，Ｒｄがアダマンタン環（アダマンチル基）又はアダマンチルエチル基である場合に，ヒドロキシ化合物（Ｃ）からハロメチルエーテル化合物（Ａ）が製造・合成できないとする特段の理由ないし根拠があるとはいえない。
仮に，３級アルコールを用いた場合に当該合成反応が全く進まないことが事実であったとしても，それは先願単量体①についてのみ当てはまるにすぎず，先願単量体②については，その原料アルコールである２－（アダマンタン－１－イル）エタノールは１級アルコールであるから，３級アルコールの反応性に係る問題は存在せず，先願単量体②を何ら問題なく製造することができる。３「当該化学物質の有用性が開示されていること」について先願明細書には，式（１）で表される化合物及びそれを用いて製造された高分子化合物の実施例や，フォトレジストの試験結果が記載されるとともに，「式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルのほか，式（１）においてＲｂ及びＲｃがいずれも水素原子である化合物もフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。」との記載があることや，式（Ｂ）で表される化合物及びそれを用いて製造された高分子化合物は，その構造上，実施例とされた化合物と相当程度類似することからすれば，実施例の記載から，式（Ｂ）で表される化合物の有用性が認識できるといえ，式（Ｂ）で表される化合物を用いた具体的な実施例の記載がないことは，有用性の判断に影響しない。
したがって，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物及びそれを用いて製造された高分子化合物について，十分にその有用性が記載されている。原告が指摘する単量体や高分子化合物の熱安定性については，本願発明の課題や効果でも挙げられていないし，本願明細書でも一切触れられておらず，本願発明自体，含有割合を示したわけでもない特定の構成単位を含有することで特定したクレームであることを考慮すると，フォトレジスト用の高分子化合物の単量体はある程度の熱安定性を有することが重要である旨の原告の主張は，本願明細書及び特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって，受け入れられない。
また，ポリマーの熱安定性については，重合時の温度だけでなく，製造時の他の要因や条件によっても変化するものであることは技術常識であるといえるから，原告による実験結果のみから，先願明細書の実施例において，開示されている樹脂が生成していないということはできず，むしろ，実施例においてかかる構造を有する樹脂がそのとおり合成されたと解することが自然である。以上によれば，先願明細書に，式（Ｂ）で表される化合物がフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であることが記載されている，との審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張する取消事由は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１先願明細書の記載
先願明細書（甲１３）には，次の記載がある。
【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記式（１）
【化１】
（式中，Ｒ
ａは水素原子，ハロゲン原子，炭素数１～６のアルキル基又は炭素数１～６のハロアルキル基を示し，Ｒｂは１位に水素原子を有する炭化水素基を示し，Ｒｃは水素原子又は炭化水素基を示し，Ｒｄは環式骨格を含む有機基


を示す）
で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステル。
【請求項２】
下記式（Ⅰ）
【化２】
（式中，Ｒ
ａは水素原子，ハロゲン原子，炭素数１～６のアルキル基又は炭素数１～６のハロアルキル基を示し，Ｒｂは１位に水素原子を有する炭化水素基を示し，Ｒｃは水素原子又は炭化水素基を示し，Ｒｄは環式骨格を含む有機基
を示す）
で表される繰り返し単位を含む高分子化合物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は，半導体の微細加工などを行う際に用いるフォトレジスト用樹脂の単量体成分として有用な不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステル，該不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルに対応する繰り返し単位を含む高分子化合物，該高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物，及び半導体の製造方法に関する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は，フォトレジスト用として用いた場合に優れた酸脱離性を示す高分子化合物とその単量体，前記高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物，及び該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法を提供することにある。
【０００６】
本発明の他の目的は，基板密着性，耐エッチング性及び酸脱離性をバランスよく備えたフォトレジスト用の高分子化合物と，該高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物，及び該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法を提供することにある。
【０００７】
本発明のさらに他の目的は，微細なパターンを精度よく形成できるフォトレジスト用の高分子化合物，フォトレジスト用樹脂組成物，及び半導体の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは，上記目的を達成するため鋭意検討した結果，特定構造を有する不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルに対応する繰り返し単位を含む高分子化合物をフォトレジスト用樹脂として用いると，優れた酸脱離性が発現し，微細なパターンを精度よく形成できることを見出し，本発明を完成した。
【０００９】
すなわち，本発明は，下記式（１）
【化１】（判決注・略。【請求項１】【化１】に同じ。）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルを提供する。
【００１０】
本発明は，また，下記式（Ｉ）
【化２】（判決注・略。【請求項２】【化２】に同じ。）で表される繰り返し単位を含む高分子化合物を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば，フォトレジスト用として用いた場合に優れた酸脱離性を示す高分子化合物とその単量体が提供される。また，本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は酸脱離性に優れると共に，基板密着性，耐エッチング性及び酸脱離性をバランスよく発揮する。このため，半導体の製造において，微細なパターンを精度よく形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
［不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステル］
本発明の不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルは，前記式（１）で表される。式（１）中，Ｒａは水素原子，ハロゲン原子，炭素数１～６のアルキル基又は炭素数１～６のハロアルキル基を示し，Ｒｂは１位に水素原子を有する炭化水素基を示し，Ｒｃは水素原子又は炭化水素基を示し，Ｒｄは環式骨格を含む有機基を示す。
【００１７】
前記Ｒａにおける…炭素数１～６のアルキル基としては，例えば，メチル，…基などが挙げられる。これらの中でも，…特にメチル基が好ましい。…【００１８】前記Ｒｂにおける１位に水素原子を有する炭化水素基としては，例えば，メチル，…などが挙げられる。Ｒｂとしては，…特にメチル基が好ましい。
【００２０】
Ｒｄの環式骨格を含む有機基における環式骨格を構成する「環」には，…多環の非芳香族性…環が含まれる。…多環の非芳香族性環としては，例えば，アダマンタン環；…などが挙げられる。…
【００２４】
式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの代表的な例として以下の化合物が挙げられるが，これらに限定されるものではない。［1-1］１－（アダマンタン－１－イルオキシ）エチル（メタ）アクリレート
［1-2］（判決注・略）
［1-3］１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチル（メタ）ア
クリレート
［1-4］ないし［1-15］（判決注・略）
［1-16］１－（５，６－ジヒドロキシノルボルナン－２－イルメトキシ）エチ
ル（メタ）アクリレート
［1-17］ないし［1-22］（判決注・略）
［1-23］１－（ボルニルオキシ）エチル（メタ）アクリレート
［1-24］ないし［1-26］（判決注・略）
【００２５】
式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルは，例えば，下記反応式に示されるように，式（３）で表される不飽和カルボン酸と式（４）で表されるビニルエーテル化合物とを，溶媒中又は無溶媒下で反応させることにより製造することができる。生成物である式（５）で表される化合物は前記式（１）で表される化合物に相当する。
【化４】
（式中，Ｒ
a，Ｒc，Ｒdは前記に同じ。Ｒ
e，Ｒfはそれぞれ水素原子又は炭化水
素基を示し，－ＣＨＲeＲfは前記Ｒbに相当する）
【００２７】
溶媒としては，反応に不活性な溶媒であれば特に限定されず，例えば，ヘキサン，オクタンなどの脂肪族炭化水素；ベンゼン，トルエン，キシレンなどの芳香族炭化水素；シクロヘキサン，メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素；塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素；テトラヒドロフラン，エチレングリコールジメチルエーテルなどのエーテル；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどの非プロトン性極性溶媒などが挙げられる。
【００３２】
なお，式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルのほか，
式（１）においてＲｂ及びＲ
ｃが何れも水素原子である化合物もフォトレジス


ト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。このような化合物としては，前記式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの例に対応する化合物（Ｒｂ＝Ｒｃ＝Ｈである化合物）などが挙げられる。
【００３３】
式（１）においてＲｂ及びＲ
ｃが何れも水素原子である化合物［式（Ｂ）で
表される化合物］は，例えば，下記反応式に示されるように，式（３）で表される不飽和カルボン酸と式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物とを塩基の存在下で反応させることにより製造することができる。
【化５】
（式中，Ｒ
ａ，Ｒ
ｄは前記に同じ。Ｙはハロゲン原子を示す）
【００３４】
Ｙにおけるハロゲン原子として，塩素，臭素，…原子などが挙げられる。反応は溶媒の存在下又は非存在下で行われる。溶媒としては前記の溶媒を使用できる。塩基としては，例えば，トリエチルアミン，…等の有機塩基，又は水酸化ナトリウム，…などの無機塩基を使用できる。式（３）で表される不飽和カルボン酸の使用量は，式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物１モルに対して，例えば０．５～１０モル程度，好ましくは０．８～２モル程度である。塩基の使用量は，式（３）で表される不飽和カルボン酸１モルに対して，例えば１～５モル程度であり，大過剰量用いてもよい。式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物や反応生成物の重合を抑制するため，系内に４－メトキシフェノールなどの重合禁止剤を少量添加してもよい。反応温度は，通常－１０℃～１００℃，好ましくは０～６０℃程度である。反応終了後，反応生成物は，液性調節，抽出，濃縮，蒸留，晶析，再結晶，カラムクロマトグラフィー等の分離手段により分離精製できる。
【００３５】
前記式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物は，例えば，下記反応式に示されるように，式（Ｃ）で表されるヒドロキシ化合物にホルムアルデヒド又はその等価物（パラホルムアルデヒド，１，３，５－トリオキサン等）と式（Ｄ）で表されるハロゲン化水素とを反応させることにより製造することができる。
【化６】
（式中，Ｒ
ｄ，Ｙは前記に同じ）
【００３６】
式（Ｄ）で表されるハロゲン化水素としては，例えば，塩化水素，臭化水素などが挙げられる。反応は溶媒の存在下又は非存在下で行われる。溶媒としては前記の溶媒を使用できる。ホルムアルデヒド又はその等価物の使用量は，ホルムアルデヒド換算で，式（Ｃ）で表されるヒドロキシ化合物１モルに対して，例えば０．８～１０モル程度，好ましくは１～１．５モル程度である。式（Ｄ）で表されるハロゲン化水素の使用量は，式（Ｃ）で表されるヒドロキシ化合物１モルに対して，例えば１～５モル程度であり，大過剰量用いてもよい。反応温度は，通常－１０℃～１００℃，好ましくは０～６０℃程度である。反応終了後，反応生成物は，液性調節，抽出，濃縮，蒸留，晶析，再結晶，カラムクロマトグラフィー等の分離手段により分離精製できる。
【００７６】
製造例２
２－（アダマンタン－１－イル）エチルビニルエーテル３２．８ｇ，メタクリル酸６８．４ｇ，リン酸０．１６ｇ，４－メトキシフェノール０．１６４ｇ，トルエン２９０ｍｌの混合物を４つ口フラスコに入れ，窒素雰囲気下，２０℃で６時間撹拌した。反応終了後，反応液を…洗浄し，有機層を減圧濃縮した。濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し，下記式（９）で表される１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチル（メタ）アクリレート３８．６ｇを得た。
【化１０】
［１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチル（メタ）アクリレ
ートのスペクトルデータ］
1Ｈ－ＮＭＲ（CDCl3）δ：1.37-1.41(m,2H),   1.43(d,3H),1.50(d,   6H),1.60-1.71(m,6H),1.93(m,   3H),1.96(m,3H),   3.53(m,1H),3.72(m,   1H),5.60(m,1H),5.97(m,   1H),6.16(m,1H)
【００７７】
製造例３
…１－（ボルニルオキシ）エチルメタクリレート…を得た。…［１－（ボルニルオキシ）エチルメタクリレートのスペクトルデータ］…
【００７８】
実施例１
下記構造の樹脂の合成
【化１３】
撹拌機，温度計，滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに，プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）とプロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）をそれぞれ１６．５ｇ導入し，８５℃に昇温後，１－メタクリロイルオキシ－４－オキサトリシクロ［４．３．
１．１
３，８］ウンデカン－５－オン４．７７ｇ，１－ヒドロキシ－３－メタクリロイルオキシアダマンタン４．５０ｇ，１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチルメタクリレート５．７４ｇと，ジメチル－２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオネート)（開始剤…）０．６０ｇを，ＰＧＭＥＡとＰＧＭＥそれぞれ３４．２ｇの混合溶液とし，これらを４時間かけて滴下した。滴下後２時間熟成した。得られた反応液をヘプタン７３３ｇと酢酸エチル８１ｇの混合液中に滴下し，沈殿したポリマーをヌッチェにて回収した。得られたポリマーを減圧下で乾燥し，目的物１３．５ｇを得た。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は９３００，分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．９２であった（ＧＰＣ測定値，ポリスチレン換算）。
【００７９】
実施例２
下記構造の樹脂の合成
【化１４】（判決注・略）