ア被告製品が「最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録」される磁気記録媒体であることは認め，「該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生」される磁気記録媒体であることは否認する。被告製品は，ＭＲヘッドを用いたドライブでは，そもそも再生することができない。イ被告システムは，磁気記録媒体に記録された信号をＧＭＲヘッドを用いて再生するものであるところ，ＧＭＲヘッドは「ＭＲヘッド」には該当しないから，被告システムは構成要件２Ａを充足しない。ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドは異なる種類のヘッドであると理解されており，前者が後者を包含する関係にはない。例えば，オンライン辞典である「ＡＳＣＩＩ．ｊｐデジタル用語辞典」には，「ＧＭＲヘッド」について，「巨大磁気抵抗効果ヘッド。コバルト系の多層膜でできている素子を利用したハードディスクの磁気ヘッド。原理はＭＲヘッドと同じだが，３倍以上の感度を実現している。」との記載が存在し，ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドを明確に区別している（乙６４）。同様の記載は，ウェブサイト「日経テクノロジーオンライン」の「ＧＭＲヘッド」の項目にも存在する（乙６５）。また，「ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ」のウェブサイトでは，ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドを並列的に記載した上で，別の種類のヘッドであると説明している（乙６６）。
原告は，構成要件２Ａの「ＭＲヘッド」とは，「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」ヘッドを意味するところ，ＧＭＲヘッドも磁気抵抗を動作原理とすることに変わりはないと主張する。しかしながら，原告が引用する本件明細書２の【０００３】段落の記載は，「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする記録再生用ＭＲヘッドが開発され・・・」である。この記載からは，「記録再生用ＭＲヘッド」が「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」ものであることは読み取れるが，「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」ものであればすべからく「ＭＲヘッド」である，といったことは，何ら読み取ることはできないから，原告の主張は失当である。また，原告は，甲２７ないし３１，３３ないし３５の記載を挙げて，ＧＭＲヘッドはＭＲヘッドの一種であると主張する。しかしながら，原告が挙げる上記文献は，いずれも，被告による特許出願の公開公報であるところ，そこにおいてＧＭＲヘッドがＭＲヘッドの一種であるかのような記載が存在したとしても，かかる理解が一般的に受け入れられていたことの根拠とはならないから，原告の主張は失当である。
さらに，原告は，乙６４ないし６６は，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作原理とすることを否定するものではないと主張する。しかしながら，磁気抵抗を動作原理とするヘッドが全て「ＭＲヘッド」と呼ばれるわけではなく，その中でも「ＭＲヘッド」と「ＧＭＲヘッド」の区別が存在することは，乙６４ないし６６から明確に読み取ることができる事項であるから，原告の主張は失当である。
(5)争点５（本件特許権２の間接侵害が成立するか）
（原告の主張）
ア被告製品は，被告システムの生産にのみ用いる物である（甲１０，１１）から，被告による被告製品の製造，販売及び販売の申出について，特許法１０１条１号の間接侵害が成立する。
イ被告システムの「生産」について
「被告システム」は，磁気テープカートリッジである被告製品と，ＬＴＯ－７ドライブとからなり，被告製品には，ＬＴＯ－７ドライブにより，最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号が記録され，被告製品に記録された信号をＬＴＯ－７ドライブに備えられたＧＭＲヘッドが再生する，磁気記録再生システムである。そして，被告製品は，ＬＴＯ－７仕様書に準拠した磁気テープカートリッジであり，被告システムにおいてのみ使用される物である（甲１０，１１）。したがって，被告製品の製造等について，特許法１０１条１号の間接侵害が成立することは明らかである。被告システムは，被告製品とＬＴＯ－７ドライブを含むことで「発明の構成要件のすべてを充足する」ことになるのであり，被告システムとＬＴＯ－７ドライブとが組み合わさることで「新たな物」である被告システムが作り出されることになる。
被告らの主張によれば，テープカートリッジとドライブとの組み合わせにより初めて成り立ち得る磁気記録再生システムの発明において，テープカートリッジが特定のドライブに挿入されたまま使用されるのでなければ，テープカートリッジが当該システムにのみ用いられるものであっても間接侵害は成立しないということになるが，そのような理解は明らかに常識に反する。
ウ輸出される被告製品について
被告らの主張は明確ではないが，被告らは，被告らによる被告製品の生産工程のいずれかの時点で，日本国内向けか外国向けかが特定されることを前提に，輸出される被告製品の生産行為について間接侵害の成立を否定する趣旨であると解される。そうであれば，少なくとも，日本国内向けの被告製品の生産行為については，間接侵害が成立することは明らかである。被告らは国内において生産された被告製品が多くの割合で海外に輸出されていると主張するが，これを裏付ける証拠を提出しておらず，その審理のために多くの時間を費やすことが予想されるから，当該主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
仮に，被告らの主張するとおり，国内において生産された被告製品が多くの割合で海外に輸出されており，かつ，被告製品の生産段階において，海外向けと日本向けの区別が不可能であるとしても，別件訴訟（当庁平成２８年（ワ）第３２５７７号等）において被告ソニーは「本件の被告製品Ａの商流では，多関節搬送装置事件の事例と異なり，製造段階において国内販売分と海外輸出分とが予め分かれておらず，被告が日本国内で製造する全ての被告製品Ａについて，日本国内での直接侵害に用いられる十分な蓋然性が存在し，原告の特許権が侵害される危険性は高いといえる。よって，本件では，被告製品Ａの製造行為全体について間接侵害が成立するというべきであり，被告の上記主張は失当である。」と主張しており，かかる主張によれば，被告らによる被告製品の生産行為全体について間接侵害が成立すべきことを，被告らは自認しているに等しく，間接侵害が成立することとなる。
エ包袋禁反言に反するとの主張について


出願人が「磁気記録媒体」から「磁気記録再生システム」に補正したのは，「磁気記録媒体」との特定では，「磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下」との要件との関係で，磁気記録媒体の記録方法に応じて侵害となったりならなかったりすることとなり，物の発明として特定されていないとの指摘に対応するためである。すなわち，出願人は，特許請求の範囲を明確にすべく，磁気記録媒体及び当該磁気記録媒体への記録を含めた「磁気記録再生システム」とするよう補正を行ったにすぎない。当該補正は，単に迅速な権利取得の観点からなされたにすぎず，特許請求の範囲に磁気記録媒体が含まれないようにする意図に出たものでも，磁気記録媒体についての間接侵害の成立を排除するために行われたものでもない。このことは審査経過からも明らかであって，間接侵害を理由として磁気記録媒体に対して本件特許権２を行使することが禁反言の法理に反することはないから，被告の主張は失当である。
（被告らの主張）
ア被告ソニーはそもそも被告製品の製造を行っていないから，この点について間接侵害が成立する余地はない。他方，被告ソニーは現在，被告製品の販売等を行っているが，以下に述べるとおり，この点についても本件特許権２の間接侵害は成立せず，原告の主張は失当である。イ被告製品は被告システムの「生産」に用いるものではないこと特許法１０１条１号にいう「物の生産」とは，特許発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し，具体的には，「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいう。しかしながら，被告製品の場合は，被告製品をある特定のドライブで使用したとしても，使用後は当該ドライブから被告製品を取り出して，別のテープカートリッジを当該ドライブで使用し，あるいは，取り出した当該被告製品を別のドライブで使用することができるのであるから，被告製品と特定のドライブとが組み合わさることで新たな物が作り出されると評価することはできない。もし，被告製品と特定のドライブとが組み合わさることで新たな物が作り出されるとすると，被告製品を当該ドライブから取り出す都度，その新たな物は破壊され，あるいは喪失することになるが，被告製品をドライブから取り出すことは被告製品の通常の用法の一環であり，これを何らかの物の破壊ないし喪失行為であると捉えるのは常識に反する。したがって，被告製品をＬＴＯ７ドライブで使用したとしても，それにより何らかの物の「生産」が行われるものではないから，被告製品は被告システムの「生産」に用いるものではない。以上のとおり，被告製品は被告システムの「生産」に用いるものではないから，この点を前提とする原告の間接侵害の主張は成り立たない。ウ輸出される被告製品は「日本国内での生産」に用いるものではないこと被告製品は，その大半がテープカートリッジの状態で海外に輸出されており，日本国内において流通する被告製品はごくわずかである。被告ソニーの従業員であるＥ氏の陳述書（乙１０７）によれば，被告製品が発売された平成２７年１２月頃から平成３０年３月３１日までの間に海外に輸出された被告製品は●（省略）●巻，日本国内で販売された被告製品は●（省略）●巻であり，●（省略）●％以上が海外に輸出されたことが分かる。原告は，この点について，被告らの主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下を求めているが，被告らの主張は乙１０７により明確に裏付けられているから，この点について審理することは訴訟の完結を遅延させるものではない。
ここで，特許法１０１条１号にいう「生産」とは，日本国内での生産を意味し，日本国内におけるものに限られる。これは，間接侵害規定は特許権の効力を拡張するものではなく，その効力の実効性を実質的に確保するための制度であるとされているところ，外国で生産される物についてまで「その物の生産にのみ用いる物」であるとして特許権の効力を及ぼすと，日本の特許権者が本来当該特許権によって及ぼし得ないはずの外国における実施行為（生産）にまで効力を及ぼすのと同等の結果を招来することになってしまい，妥当でないからである。本件では，仮に，被告製品をＬＴＯ７ドライブで使用する行為が何らかの物の「生産」に該当すると解したとしても，海外に輸出される被告製品については，かかる使用行為は海外において行われるから，いずれにせよ，日本国内における「生産」行為は存在しない。以上のとおり，少なくとも海外に輸出される被告製品については，「日本国内での生産」に用いるものではないから，間接侵害が成立する余地はない。
また，被告製品の生産ラインは，海外向けと日本向けの製品とで共通し，外観（パッケージ）も中身も同一であるから，被告製品の生産段階では，個々の被告製品が海外向けであるか，それとも日本向けであるかを区別することはできない。原告は，別件訴訟（当庁平成２８年（ワ）第３２５７７号）において，日本国内での特許製品の生産と日本国外での特許製品の生産の両方に用いられる可能性がある物を生産する行為は，特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用いる物」の生産には当たらない旨主張立証しており（乙９４，９５），かかる主張によれば，被告らによる被告製品の生産行為については一切，間接侵害が成立しないことになる。エ原告が被告製品について間接侵害を主張することは包袋禁反言に反する
こと
本件特許２の出願人（富士写真フイルム株式会社）は，本件特許２に係る特許出願の審査経過において，磁気記録媒体に係る発明を記載した請求項について，実施可能要件違反及び明確性要件違反を理由として拒絶査定を受けたことから，当該拒絶理由を解消するために，当該請求項に記載の発明を「磁気記録媒体」から「磁気記録再生システム」に補正し，「磁気記録媒体」の発明を記載した請求項を削除し，これにより特許査定を受けるに至っている（乙１５ないし２２）から，特許を得た後に，本件特許２の出願人から本件特許２を承継した原告が，磁気記録媒体である被告製品について本件特許権２の間接侵害を主張することは，包袋禁反言に反し，許されない。そして，被告製品は磁気テープカートリッジであり，「磁気記録媒体」に他ならないから，原告が被告製品について本件特許権２の間接侵害を主張することは許されない。以上から，間接侵害は成立しない。(6)争点６（本件特許１に無効理由が存するか）ア磁気テープ１に基づく進歩性欠如（無効理由１－１）（争点６－１）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明１－１及び１－２は，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）前に公然実施された発明（特許法２９条１項２号）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，進歩性を欠く（特許法２９条２項）。なお，本件発明１－２が進歩性を欠く場合には，本件発明１－１も必然的に進歩性を欠くことになるから，以下ではまず，本件発明１－２が進歩性を欠くことについて主張する。
(ｲ)引用発明１（磁気テープ１）


a磁気テープカートリッジ「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ１）は，本件特許１の優先日よりも前の平成８年頃に被告から発売された，磁気テープの規格である「DigitalDataStorage   3」（以下「ＤＤＳ３規格」という。）に準拠する，データ記録用の磁気テープカートリッジである（乙５８，６１）。
b磁気テープ１は，磁性の上層，非磁性の下層，非磁性のベースフィルム及びバックコート層の４層からなる。磁性の上層が存在する側を上側とした場合，各層の順序は，①上層，②下層，③ベースフィルム，④バックコート層の順となる（乙６１）。磁性の上層は磁性粉末及び結合剤からなり，非磁性の下層は非磁性粉末及び結合剤からなる。上層に含まれる磁性粉末は強磁性金属粉末である。
c磁気テープ１の磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲内であり，また，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であったと認められる。磁気テープ１は，磁気誘導ヘッドを使用するドライブを使用して再生することが可能なものであった。d以上のとおり，ベースフィルムの一方の面に，強磁性金属粉末及び結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録テープであって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲である磁気記録テープであって，再生ヘッドとして磁気誘導ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される磁気記録テープ（以下「引用発明１」という。）は，本件特許１の優先日前に公然実施されていた。
(ｳ)本件発明１－２と引用発明１の対比
本件発明１－２と引用発明１と対比すると，一致点及び相違点は以下のとおりである。
a一致点
非磁性支持体の一方の面に，強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを特徴とする磁気記録テープである点。
b相違点
①本件発明１－２では，強磁性粉末として，平均板径が１０～４０ｎｍの範囲の六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用発明１では，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用している点。②本件発明１－２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａが０．５～２．５ｎｍの範囲であるのに対し，引用発明１では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａは不明である点。
③本件発明１－２では，磁気記録テープは再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用されるのに対し，引用発明１では，磁気記録テープは再生ヘッドとして磁気誘導ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される点。
(ｴ)相違点①について
相違点①については，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として六方晶フェライト粉末を使用することは，公知文献（乙２３ないし３８）に開示されており，本件特許１の優先日前より周知の技術であった。また，上記公知文献において，強磁性金属粉末及び六方晶フェライト粉末が並列的に挙げられていることからも明らかであるとおり，六方晶フェライト粉末は，磁気テープの磁性層に使用する強磁性粉末として，強磁性金属粉末に代替し得るものとして当業者に認識されていた。さらに，特開２００２－３７３４１４号公報（乙３４）に記載されているとおり，六方晶フェライト粉末は金属強磁性粉末と比較して，粒子径を微細化することでノイズを低減することができ，低ノイズの磁気記録媒体が得られるという利点があり（３頁４欄３７～４３行），当業者が強磁性金属粉末に代えて六方晶フェライト粉末を用いる動機付けが存在した。また，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として六方晶フェライト粉末を使用する際，平均板径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末が好ましいことは，当業者に周知であった（乙２４，２６ないし３１，３５ないし３８）。
したがって，引用発明１において，強磁性金属粉末に代えて，平均板径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末を用いることは，当業者が容易になし得たことである。
(ｵ)相違点②について
相違点②については，磁気テープの磁性層の中心面平均粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とすることが好ましいことは当業者にとって周知であり（乙２４，２６，２８ないし３１，３７，３８），Ｒａをこの範囲とすることは，当業者が適宜なし得ることであった。また，Ｒａの測定に原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いることも当業者にとって周知であり（乙３９ないし４２），Ｒａを測定するための機器として原子間力顕微鏡を選択することは，当業者が適宜なし得ることであった。
したがって，引用発明１において，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とすることは，当業者が容易になし得たことである。
(ｶ)相違点③について
相違点③については，再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムは，本件特許１の優先日前より周知の技術であり（乙２４，２６，２８ないし３４，３７，３８），これらの文献においては，磁気記録媒体を再生ヘッドに巨大磁気抵抗素子を使用するシステムで使用すると好適であるとされていた。また，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）は，従来の誘導型磁気ヘッドと比較して，ヘッドの再生感度が向上しており，ＧＭＲヘッドを用いることで記録ビットの面積が小さくても十分な信号Ｓ／Ｎが得られ，媒体の記録密度を飛躍的に向上させることができるという長所を有するものであり，このこともまた，当業者に周知であった（特開２００２－３２４３１３号公報（乙４３）・２頁１欄４９行～２欄６行，特開２００５－６３５０７号公報（乙４４）・２頁４６行～３頁１行）。したがって，当業者には，引用発明１において，再生ヘッドとして，磁気誘導型ヘッドに代えて巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを用いる動機付けが存在した。


したがって，引用発明１において，再生ヘッドとして磁気誘導ヘッドを使用する磁気信号再生システムに代えて，再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムを用いることは，当業者が容易になし得たことである。
(ｷ)なお，上記相違点①ないし③をひとまとまりのものとして考えた場合であっても，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として平均板径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末を使用し，磁気テープの磁性層の中心面平均粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とし，かつ，再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用することは，前述した公知文献（乙２４，２６，２８ないし３１，３７，３８）に開示されており，本件特許１の優先日前より周知の技術であった。また，前述のとおり，Ｒａの測定に原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いることも当業者にとって周知であり，Ｒａを測定するための機器として原子間力顕微鏡を選択することは，当業者が適宜なし得ることであった。したがって，引用発明１において，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として平均板径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末を使用し，原子間力顕微鏡によって測定される磁気テープの磁性層の中心面平均粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とし，かつ，再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用することは，当業者が容易になし得たことである。
(ｸ)以上のとおり，本件発明１－２と引用発明１の相違点に係る構成は，当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるから，本件発明１－２は引用発明１及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性を欠く。
そして，従属項である請求項２に記載された発明である本件発明１－２が進歩性を欠く以上，その独立項である請求項１に記載された発明である本件発明１－１もまた，進歩性を欠く。
したがって，本件特許１には，進歩性欠如の無効理由が存在する
（原告の主張）
(ｱ)「引用発明１」が本件特許１の優先日前に公然実施をされた発明とは
いえないこと
a「磁気テープ１」の販売時期について
陳述書（乙５８）４頁に示される「試料２の磁気テープカートリッジ」の写真には，ロット番号「Ｃ４４１８２８」が付されていない上，陳述書（乙５８）には，上記記載の具体的な根拠が何ら示されておらず，上記記載によって磁気テープ１が，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）前に実施されていたことが立証されたことにはおよそならない。
また，乙６１（「ＤＤＳＤＡＴＡ    ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ」と題する書面）も，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）後である２００８年（平成２０年）に作成されたものである上，磁気テープ１という具体的な磁気記録テープが，実際に，本件特許１の優先日前に実施されていたことは何ら記載されていない。
よって，磁気テープ１が，実際に本件特許１の優先日前に実施されていた磁気記録テープであることが客観的に立証されたとはいえない。b磁気テープ１が本件特許１の優先日前から「引用発明１」の構成を
備えていたとはいえないこと
さらに，仮に，乙５８（陳述書）で述べるように，磁気テープ１（試料２）なるテープカートリッジが，実際に，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）の前である平成１０年１１月２８日に（住所は省略）の工場で製造され，平成２１年（２００９年）頃まで（住所は省略）に所在する施設においてバックアップテープとして使用されていたとすると，磁気テープ１は，平成１０年の製造後，平成２１年までの約１０年にわたって，バックアップテープとして使用されていたということになるのであるから，磁気テープ１は長期間にわたって記録と再生を繰り返し，その度に磁気記録テープ表面は磁気ヘッドと摺動し続けていたことになる。
本件発明１－１及び１－２は，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を規定しているところ，磁気ヘッドとの長年の摺動とそれによって引き起こされる摩擦により，磁気テープ１の磁性層表面のスペクトル密度が変化していることは明らかである。被告らは，磁気テープ１が本件特許１の優先日よりも前に被告から発売された磁気記録テープであると主張し，現時点における磁気テープ１について，磁気テープ１から採取したテープの磁性層表面とバックコート層表面のスペクトル密度を測定し（乙５８，５９），この測定値をもって本件発明１－１及び１－２と対比して進歩性欠如の主張を行おうとしているが，上述したとおり，そもそもこの測定値が，磁気テープ１の製造時ないし販売時における表面特性と等しいとは到底考えられない。
したがって，被告らの主張する構成を有する「引用発明１」は，本件特許１の優先日前に公然実施されていた発明ということはできない。(ｲ)本件発明１－１及び１－２は「引用発明１」及び周知技術に基づいて
当業者が容易に発明し得たとはいえないこと
a相違点①に係る本件発明１－２の構成の非容易想到性引用発明１は，特定の強磁性金属粉末を現に使用していた公用発明であり，かかる公用発明が使用していた強磁性金属粉末を，別の粉末に置き換えることには，強い動機付けが必要とされるべきである。すなわち，一般に，公用発明は，特許公報に記載された発明のように，その具体的な構成の一部を変更してもよいとの記載や示唆が物自体に存在しているわけではない。そして，本件においては，被告が動機付けを肯定するための証拠資料として提出した多数の公知文献（乙２３ないし３８）においても，引用発明１について，強磁性金属粉末を特定の板径を有する六方晶フェライト粉末に変更することの動機付けを当業者に与える記載や示唆は見られない。よって，周知技術を引用発明１に適用することにより本件発明１－２に係る相違点①の構成が得られるとの被告の主張は誤りである。


加えて，磁気テープ１の規格であるＤＤＳ３においては，旧来のＤＤＳ，ＤＤＳ２と同様，メタル塗布テープ（強磁性粉末として金属粉末が塗布されたテープ）が採用されているのであり（甲２２），ＤＤＳ３と金属粉末塗布テープとは技術的に一体不可分の関係にある。したがって，ＤＤＳ３のために開発された金属粉末塗布テープを，ＤＤＳ３から切り離して他の強磁性粉末を塗布したテープに置き換えることに当業者が動機付けられることはない。ＤＤＳ３において，金属粉末塗布テープを，六方晶フェライト粉末を塗布したテープ，とりわけ特定の板径を有する六方晶フェライト粉末に置き換えることは，本件発明１－２を知った上での後知恵なくして想到しえない。b相違点②に係る本件発明１－２の構成の非容易想到性被告らは，相違点②の認定について，「引用発明１では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａは不明である」と主張する。しかし，被告らは，本件特許２の無効理由においては，引用発明１に係る「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ１）について，DigitalInstruments社のNanoScopeⅢ原子間顕微鏡を用いて，磁性層表面における中心面平均表面粗さＲａの測定結果を主張している（争点７－２）。このように，他の無効理由においては，Ｒａの具体的な値を特定して主張しているにもかかわらず，本無効理由ではＲａを「不明である」としていること自体，無効論に関する被告の主張が，後知恵に基づく作為的なものであり，およそ信用するに値しないことの証左である。
また，引用発明１は，公用発明であり，特定のＲａを現に有する物として存在していたのであって，当該公用物が有していたＲａを，本件発明１－２の構成のものに代えることには強い動機付けが必要であるというべきである。すなわち，公用発明は，特許公報に記載された発明のように，その具体的な構成を変更してもよいとの記載や示唆が物自体に存在するわけではない。本件においては，被告が動機付けを肯定するための証拠資料として提出した多数の公知文献（乙２４，２６，２８ないし３１，３７，３８）においても，引用発明１について，Ｒａを変更することの動機付けを当業者に与える記載も示唆も見られない。よって，当業者をして，周知技術を引用発明１に適用することにより，本件発明１－２に係る相違点②の構成が得られるとの被告らの主張は誤りである。
c相違点③に係る本件発明１－２の構成の非容易想到性磁気テープ１に係る再生ヘッドが磁気誘導ヘッドであり，磁気テープの規格であるＤＤＳ３規格に準拠するものであることは，被告らも認めているところ，ＤＤＳ３に係る磁気テープに用いられる再生ヘッドは，いわゆるインダクティブヘッド（磁気誘導ヘッド）であった。そして，インダクティブヘッドとＧＭＲヘッドは，信号の読み取り方法（再生原理）及び出力電圧が全く異なり，ＳＮ比を向上させる手段が異なる。したがって，インダクティブヘッドをＧＭＲヘッドに取り替えるなどということは容易に想到し得るものではない。加えて，磁気テープ１の規格であるＤＤＳ３においては，旧来のＤＤＳ２よりもさらに大幅な再生出力を得るために，単結晶フェライトヘッド（インダクティブヘッド）が特別に開発されたのであり，ＤＤＳ３とインダクティブヘッドとは，かかる意味において一体不可分の関係にある。開発経緯（甲２２・１９頁右欄２６行～下から４行）に鑑みても，ＤＤＳ３のために特別に開発されたインダクティブヘッドを，ＤＤＳ３から切り離して他のヘッドに置き換えることを当業者が動機付けられることはない。ＤＤＳ３において，インダクティブヘッドを他のヘッドに置き換えることは，本件発明１－２を知った上での後知恵なくして想到しえない。
さらに，甲２６（特開２００２－１９７８３０）に，「磁気抵抗効果型ヘッドは，従来のインダクティブヘッドに比べ，静電気に対する耐性が低く，磁気カセットテープの装着時や動作時等に帯電した静電気によって容易に静電破壊を起こしてしまうという問題点がある。」（段落【０００４】）と記載されているとおり，本件発明１－２に係る巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）は，出願時において，静電気に弱いことが知られていた。したがって，静電気に対する耐性の問題が存しないインダクティブヘッドを，静電気に対する耐性が低く，容易に静電破壊を起こしてしまうという問題点があるＧＭＲヘッドに敢えて置き換えることを当業者が想到するとは言えず，むしろ，静電気に対する耐性の問題があることから，そのように置き換えることには阻害事由がある。
加えて，インダクティブヘッドをＧＭＲヘッドに置き換えることを容易に想到しえないことは，引用発明１が，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用していること（相違点①）からもいうことができる。すなわち，甲３２（「テープ装置に於けるMA/GMRヘッドの静電気破壊対策の研究」）には，「MP（MetalParticle）」にあっては，走行による摩擦帯電の変動が起こり，高いピーク電圧値に至り，静電気破壊を引き起こす原因となりうることが示されている。引用発明１の強磁性粉末は，強磁性金属粉末「MP（MetalParticle）」であり（本件発明１－２との相違点①とされている），静電気破壊を引き起こす原因となるものであるところ，上記で述べたように，ＧＭＲヘッドは静電気に弱い。したがって，静電気破壊を引き起こす原因となり得る強磁性金属粉末を採用する引用発明１に接した当業者が，あえて，静電気に弱いＧＭＲヘッドを採用しようと動機付けられることはなく，むしろ，引用発明１の磁気ヘッドをＧＭＲヘッドに置き換えることには阻害事由があるというべきである。
d相違点①ないし③をひとまとまりのものとして考えた場合の被告ら
の主張の誤り
各相違点に係る本件発明１－２の構成を引用発明１に適用することを当業者が動機付けられることはないし，むしろ阻害事由があることは，既述したとおりである。特に，磁気テープ１の規格であるＤＤＳ３は，そもそも本件発明１－２との相違点①～③に係る引用発明１の構成を備えるように開発をされていたのであるから，これらの引用発明１の構成を本件発明１－２の構成に置き換えることに当業者が容易に動機付けられることはないのである。


また，引用発明１に被告らが主張する周知の技術を適用することは，当業者が容易になし得たことではない。被告らは，相違点①～③のそれぞれが周知の技術であることを立証しようするために，磁気記録媒体に係る多数の特許公報を提出しているが，被告らが提出する特許公報のいずれにも，引用発明１との組合せを当業者に示唆する記載も示唆もない。このことは，むしろ，当業者をして，被告らが主張する周知の技術を引用発明１に適用することが動機付けられることのない，何よりの証左である。
e本件発明１－１について
上述したように，本件発明１－２が進歩性を有することは明らかであり，その他に被告らは本件発明１－１の進歩性欠如の理由を主張していないから，本件発明１－１が進歩性を有することは明らかである。
f小括
以上のとおり，本件発明１－１及び１－２は，引用発明１及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。
イ実施可能要件違反（無効理由１－２）（争点６－２）
（被告らの主張）
(ｱ)本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１及び１－２を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから，本件特許１には実施可能要件（特許法３６条４項）違反の無効理由が存在する。以下，詳述する。
(ｲ)本件発明１－１及び１－２は，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であ」ること（構成要件１Ｂ），及び「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であ」ること（構成要件１Ｃ）を構成要件とするものである。もっとも，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法については，請求項には記載が存在しない。そして，本件明細書１には，段落【００１３】以外に，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法・条件の記載は存在しない。そのため，当業者は，請求項に規定する「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」及び「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」が，具体的にいかなる測定方法・条件の下で測定した値であるのか，本件明細書１の記載から理解することはできない。
(ｳ)１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件によって
値が大きく変動すること
磁気テープの磁性層及びバックコート層表面の，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，具体的な測定方法・条件により，その値が大きく変動する（乙５８，６０）。その結果，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測定方法・条件により，構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲（磁性層表面については８００～１００００ｎ㎥の範囲，バックコート層表面については２００００～８００００ｎ㎥の範囲）内に入る場合と，入らない場合とが存在する。
さらに，原告の提出する測定結果（甲９２）によれば，同一のサンプルを，同一の測定条件で測定した場合であっても，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が，構成要件１Ｃが規定する数値範囲に入る場合と入らない場合があることが示されている。(ｴ)以上から，当業者としては，ある磁気記録テープについて，いかなる測定方法・条件により，測定した磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲に入る場合に，磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足するのか，理解することはできないから，結局，当業者は本件発明１－１及び１－２を実施することができない。
(ｵ)したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１及び１－２を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから，本件特許１には実施可能要件（特許法３６条４項）違反の無効理由が存在する。
(ｶ)乙Ａ５ないし７について（第３事件における補充主張）a被告らは，新たに，被告らが従前製造・販売していた「LTO   Ultrium7」規格に準拠するテープ（「ＳＯＮＹ」ブランドで販売していたもの）（サンプル１），原告が製造・販売する「LTOUltrium6」規格に準拠するテープ（サンプル２），及び原告が製造・販売する「LTOUltrium7」規格に準拠するテープ（サンプル３）の各サンプルについて，三井化学分析センターに依頼して，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した。なお，原告の主張するように，本件明細書の【００１３】段落の記載が「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法について何らかの限定を加えるものであるとしても，被告ソニーが行った磁気テープのスペクトル密度の測定条件が妥当なものであったことは明らかである。
b測定結果（乙Ａ５ないし７）によれば，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合と，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合とで，大きく変動することが分かる。とりわけ，サンプル１については，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合には，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，構成要件Ｃが規定するクレームの数値範囲の上限である８００００ｎ㎥の近傍であると考えられる（ただし，８００００ｎ㎥以下であるかどうかは不明である。）のに対し，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合には，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は９００００ｎ㎥台であると考えられ，クレームの数値範囲の上限を大きく上回る。したがって，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合に１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥をわずかに下回る（したがって，クレーム数値範囲内である）磁気テープであっても，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合には８００００ｎ㎥を上回ると考えられる。


また，サンプル２及び３については，いずれの対物レンズの組合せを用いた場合であっても１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は８００００ｎ㎥を上回っているが，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合は，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合と比較して，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が１００００～６００００ｎ㎥程度大きくなっている。これだけの大きな変動が生じ得るということは，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値がクレーム数値範囲内の中央（すなわち，４００００ｎ㎥）付近である場合にも，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合には１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥を上回る場合もあり得ると考えられる。以上のとおり，磁気テープのバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，測定条件により，その値が大きく変動する。その結果，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測定条件によっては，構成要件Ｃが規定する数値範囲内に入る場合と，入らない場合が存在する。
cさらに，同一サンプルを同一測定方法・条件で測定した場合にも，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が変動することが確認されている。すなわち，第１事件及び第２事件において原告が証拠として提出した実験報告書によると，原告が，被告らが製造・販売していた磁気テープ「ＬＴＸ６０００Ｇ」から，バックコート層が上側になるようにした測定用サンプルを作成し，原告が保有するＷｙｋｏ社製ＨＤ２０００を用いて測定用サンプルの１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した結果が記載されている。これによると，測定用サンプルの１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，最も低いものは４１６８７ｎ㎥であったのに対し，最も高いものは５０１１９ｎ㎥であった。なお，これらの測定において原告が用いた測定方法・条件は，原告が適切であると主張している測定方法・条件である。そうすると，同一のサンプルを，同一の測定方法・条件（しかも，原告が適切であると主張する測定方法・条件）で測定した場合であっても，スペクトル密度の値には，８４００ｎ㎥を超える違いが生じる場合があることが分かる。これは，本件発明１の構成要件１Ｃが規定する数値範囲の幅（６００００ｎ㎥）の約１４％に相当する。同一のサンプルを，同一の測定条件で測定した場合であっても，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値にこの程度の大きな違いが生じるとすると，当業者としては，磁気テープを測定しても構成要件Ｃを充足するか否かを判断することができない場合があることになる。
d本件特許１の請求項１には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法について，本件明細書１の【００１３】段落に記載されているような限定は存在しないから，結局，請求項１には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法について，特段の限定が存在しないことに帰する。なお，中心面平均表面粗さＲａについては，請求項１は「原子間力顕微鏡によって測定される」と明示的に規定し，測定方法を明示しているのに対し，スペクトル密度についてはクレーム中に測定方法の明示がないことからも，請求項１において，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法について特段の限定が存在しないことは明らかである。
この点，一般的に，磁気テープのスペクトル密度を測定する方法としては，本件明細書の【００１３】段落に記載されているように「測定面積２４０μｍ×１８０μｍ」で測定する必要は必ずしもなく，非接触光学式粗さ測定機として「ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を用いる必要はなく，そもそも「非接触光学式粗さ測定機」を用いる必要も存在しない。例えば，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いる方法によっても，スペクトル密度を測定することは可能であり，むしろ，原子間力顕微鏡の方が非接触光学式粗さ測定機よりも正確にスペクトル密度の値を求めることが可能である。このように，スペクトル密度の測定方法・条件については様々なものが考えられる。
そして，前述のとおり，磁気テープのスペクトル密度の値は，測定条件により，その値が大きく変動する。その結果，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測定条件によっては，クレームが規定する数値範囲内に入る場合と，入らない場合が存在する。また，同一のサンプルを，同一の測定条件で測定した場合であっても，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値には大きな違いが生じ得る。そうすると，当業者は，いかなる場合に磁気テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足するか理解することはできないから，結局，当業者は，本件明細書の記載に基づき，本件発明１を実施することはできない。
（原告の主張）
(ｱ)本件明細書１の段落【００１３】には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法・測定条件について記載があり，その記載に照らせば，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」とは，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定される１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を意味するものと理解できるから，その測定方法・条件は，本件明細書１の記載から明らかである。すなわち，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する場合には，測定エリアに適したレンズを選択する必要があるところ，非接触光学式粗さ測定機による表面粗さの測定においては，測定エリアが定まれば，他の測定条件であるレンズの倍率も特定される（例えば，比較的大きいエリアの表面粗さを測定する場合には倍率が比較的小さなレンズ，比較的小さいエリアの表面粗さを測定する場合には倍率が比較的大きなレンズを選択する）。
上記段落【００１３】には，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」について，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定する，という測定条件が記載されており，測定エリアが記載されているから，測定方法・条件は一義的に定まる。
そうすると，当業者は，ある特定の磁気テープについて，測定エリア「２４０μｍ×１８０μｍ」に適するレンズを用いて測定された値が構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲に入る場合に，当該磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足すると理解できる。したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものといえ，実施可能要件を満たす。


(ｲ)この点，被告は，同一の磁気テープについて複数の測定結果（乙５８及び乙６０）を提出し，測定方法・条件により「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の値が大きく変動すると主張する。しかし，乙５８及び乙６０が示す測定結果に係る測定条件（測定エリア）は，いずれも構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」に係る測定条件（測定エリア）である「２４０μｍ×１８０μｍ」とは異なるから，被告の主張は前提において成り立たない。すなわち，乙５８が示す測定結果は，測定エリアを「２９０×２２０μ㎡」として測定された値であり（乙５８・４～５頁），構成要件１Ｂ及び１Ｃの充足性を判断するための測定条件（測定エリア）であるところの「２４０μｍ×１８０μｍ」とは異なる。同様に，乙６０が示す測定結果は，「各測定のＰＳＤおよび２次元プロット」を示す図（乙６０・６～４１/４１頁）によれば，測定エリアを「６２４×４６８μ㎡」，「２３０×１７２μ㎡」又は「１２６×９４μ㎡」として測定された値であって，上記「１」で述べた構成要件１Ｂ及び１Ｃの充足性を判断するための測定条件であるところの「２４０μｍ×１８０μｍ」とは異なる。
このとおり，乙５８及び乙６０が示す測定結果は，本件明細書１に規定された測定条件とは異なる条件で測定されたものであって，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の値を示すものではないから，これらの証拠に基づく被告の主張は前提において成り立たない。
(ｳ)以上から，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が過度の試行錯誤を要することなく本件発明１を実施することができる程度に十分に記載されたものといえることは明らかである。
(ｴ)第３事件における補充主張について
被告らは，実験データをもって，実施可能要件違反を主張するが，そもそもその点が誤っている。実施可能要件は，明細書の発明の詳細な説明の記載に関する要件であり，物の発明においては，①「物の発明」について明確に説明され，②「その物を作れる」ように記載され，かつ，③「その物を使用できる」ように記載されていれば実施可能要件を満たす（甲Ａ１４）。被告が主張しているのは，①の点に関するものであるところ，本件明細書の発明の詳細な説明においては，１０μｍピッチＰＳＤの測定方法も含め，発明の対象である「物の発明」について明確に説明されていることについて，無効理由１－３について述べたとおりである。よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に実施可能要件違反などない。
ウ明確性要件違反（無効理由１－３）（争点６－３）
（被告らの主張）
(ｱ)構成要件１Ｂ及び構成要件１Ｃは不明確であり，ひいては，本件発明１－１及び１－２が不明確であるから，本件特許１には明確性要件（特許法３６条６項２号）違反の無効理由が存在する。以下，詳述する。(ｲ)１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件によって
値が大きく変動すること
本件発明１－１及び１－２の構成要件１Ｂ及び構成要件１Ｃは，それぞれ，磁気テープの磁性層及びバックコート層表面の，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値を問題とするものである。しかしながら，物体の表面形状の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」といっても，その測定方法・条件には様々なものが考えられ，ある一つの確立した測定方法・条件が存在するわけではない。換言すれば，物体の表面形状の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するという場合，当業者は，ある特定の測定方法・条件に当然に思い至るものではなく，複数の選択肢の中から，ある測定方法・条件を選択して，測定を行うことになる。
そして，前記イのとおり，磁気テープの磁性層及びバックコート層表面の，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件により，また，同一の測定方法・条件によっても，その値が大きく変動する。その結果，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測定方法・条件により，あるいは同一の測定方法・条件によっても，構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲（磁性層表面については８００～１００００ｎ㎥の範囲，バックコート層表面については２００００～８００００ｎ㎥の範囲）内に入る場合と，入らない場合とが存在する。
(ｳ)構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であること
本件明細書１には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（中略）とは，以下の方法により測定された値をい」うとの記載があり，それに続いて測定方法が記載されている（甲３・段落【００１３】）。しかしながら，これはあくまで測定方法の一例にすぎないものと解され，本件明細書１の段落【００１３】の記載は，構成要件１Ｂ及び１Ｃにおける１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法について，何ら限定を加えるものではない。
そうすると，当業者としては，いかなる測定方法・条件により，測定した磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲に入る場合に，磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足するのか理解することはできない。
したがって，構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であると言わざるを得ない。
(ｴ)以上のとおり，構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であるから，これらの構成要件を含む本件発明１－１及び１－２も不明確であり，本件特許１には明確性要件違反の無効理由が存在する。
(ｵ)第３事件における補充主張
無効理由１－２について述べたとおり，被告らは，未使用の磁気テープカートリッジについてスペクトル密度の測定を行ったところ，未使用の磁気テープカートリッジであっても，測定条件によってスペクトル密度の値が大きく変動することが確認された（乙Ａ５ないし７）。無効理由１－２について述べたとおり，請求項１に記載の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する際に，それらの測定方法・条件のうちのいずれを用いるべきかは，本件明細書の記載からは必ずしも明確ではなく，当業者の選択に委ねられているところ，磁気テープの磁性層及びバックコート層表面の，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件により，その値が大きく変動する。そうすると，当業者としては，いかなる場合に，磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足するのか理解することはできない。したがって，本件発明１は不明確であり，本件特許１には明確性要件違反の無効理由が存在する。
（原告の主張）


前記イ（原告の主張）のとおり，本件明細書１の段落【００１３】の記載に照らせば，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」は，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定された値を意味し，当業者は測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」に適するレンズを適宜選択することができるから，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するための測定方法・条件は明確である。したがって，本件発明１が明確性要件を満たすことは明らかである。なお，第３事件における補充主張についても，特許・実用新案審査基準，第II部第２章    第３節「明確性要件」の４．１．１（甲Ａ１３）にあるとおり，測定方法について不明確になるのは，「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても」測定方法等を理解できない場合に限られ，請求項自体に測定方法の記載がないことは，何ら明確性要件違反の理由にならない。そして，「明細書を参酌」すれば，段落【００１３】に，ＰＳＤの測定方法が記載されていることは明らかである。また，測定面積が「２４０μｍ×１８０μｍ」の記載からは，ＣＣＤの認識精度としての測定条件が規定されることになる。よって，本件特許１の請求項においては，ＰＳＤの測定方法について不明確な点はない。
エサポート要件違反（無効理由１－４）（争点６－４）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明１－１及び１－２は，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではなく，また，当業者が出願時の技術常識に照らし上記各発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもないから，本件特許１にはサポート要件違反（特許法３６条６項１号）の無効理由が存在する。以下，詳述する。
(ｲ)以下に述べるとおり，本件明細書１に記載されている実施例及び比較例の測定結果からは，本件発明１－１及び１－２が発明の効果を奏することを理解することができない。
a本件明細書１では，実施例１～９及び比較例１～９の各磁気テープの電磁変換特性を示す値として，線記録密度100kFCIの信号を記録した場合及び線記録密度400kFCIの信号を記録した場合について，それぞれ「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」を測定している（甲３・２４頁１０～２２行）。
しかしながら，本件明細書１の記載からは，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」が具体的に何を示す数値であるのか，そもそも不明であると言わざるを得ない。また，本件明細書１の表１では，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」がマイナスの値となっている箇所が存在するが，そもそも，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」がマイナスの値となり得るのか疑問であり，仮になり得るとして，いかなる場合に「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」マイナスの値になるのかも不明である。したがって，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値の高低をもって磁気テープの良・不良を判断することが本当に合理的であるのか，本件明細書１の記載からは理解することができない。b本件明細書１において良・不良を判断するのに用いられている基準も，その根拠が不明である。この点，例えば，１週間保存後の電磁変換特性（２７頁の表）を見ると，「Ｋ－ＳＮＲ」（100kfci）の値については－４に「×」が付されており（比較例２・６），不良であると判断されているのに対し，「Ｋ－ＳＮＲ」（400kfci）の値については－４及び６は良好であると判断されている（実施例５，比較例８）。本来はより良好であるはずの「Ｋ－ＳＮＲ」の大きな値の方が，より小さな値よりも不良であると見なされるというのは理解不能であり，そのような結論となる良・不良の判断基準は，合理性を欠くと言わざるを得ない。
cさらに，表１を見ると，大半の実施例・比較例において，線記録密度100kFCIの信号を記録した場合よりも，線記録密度400kFCIの信号を記録した場合の方が，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値が軒並み高くなっている。しかし，通常は，線記録密度が高くなるほど，電磁的記録特性は悪化するため，線記録密度100kFCIの信号を記録した場合よりも，線記録密度400kFCIの信号を記録した場合の方が「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値が高くなる（良好な結果が得られる）のは不自然である。かかる観点からも，本件明細書１に記載されている「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値の高低をもって磁気テープの良・不良を判断することが本当に合理的であるのか，本件明細書１の記載からは理解することができないと言わざるを得ない。(ｳ)また，仮に，本件明細書１に記載されている「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値の高低をもって磁気テープの良・不良を判断することが合理的であるとしても，以下に述べるとおり，実施例１～９及び比較例１～９の測定結果からは，本件発明１－１及び１－２が発明の効果を奏するものと理解することはできない。


すなわち，実施例５（磁性層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度がクレーム範囲内の１００００ｎ㎥，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度がクレーム範囲内の４００００ｎ㎥）においては，「Ｋ－ＳＮＲ」（100kfci）の値は保存前は－１．０であり，保存前から既にマイナスとなっているが，保存後はさらに－２．０まで低下している。また，「Ｋ－ＳＮＲ」（400kfci）の値は，保存前は－２．０であり，保存前から既にマイナスとなっているが，保存後はさらに－４．０まで低下している。もっとも，これらの「Ｋ－ＳＮＲ」の値は，マイナスであるにもかかわらず，いずれも合格となっている。ここで，実施例５の磁気テープにおけるバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を８００００ｎ㎥にした例（以下「仮想例」という。）を考えると，この仮想例は，不合格となる蓋然性が高い。(ｴ)以上のとおり，本件発明１－１及び１－２には，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない範囲が含まれる。また，上記範囲は，当業者が出願時の技術常識に照らし上記各発明の課題を解決できると認識できる範囲でないことは明らかである。
(ｵ)さらに言えば，本件明細書１に記載された実施例及び比較例の測定結果からは，本当にバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が１週間保存後の電磁変換特性の悪化をもたらしているのか，疑問であると言わざるを得ない。
(ｶ)以上のとおり，本件発明１－１及び１－２は，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではなく，また，当業者が出願時の技術常識に照らし上記各発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもないから，発明の詳細な説明に記載した発明ではなく，本件特許１にはサポート要件違反の無効理由が存在する。
(ｷ)第３事件における補充主張
aクレームの文言を充足する全ての磁気テープにおいて常に本件発明
１の効果を奏するとは理解できないこと
本件明細書１には，ある特定の素材，ある特定の製法を用いて作製された磁気テープについて試験を行った結果しか記載されていない。他方，バックコート層の磁性層への裏写りの有無及び程度は，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値（すなわち，バックコート層表面の凹凸の形状）によってのみ決まるものではなく，バックコート層及び磁性層表面を構成する素材などによっても影響を受けるものであり，むしろ，素材による影響の方が大きいということができる。とりわけ，磁性層表面の硬さは裏写りの生じやすさと密接に関連しており，磁性層表面が柔らかい素材であれば裏写りは生じやすくしやすくなるし，硬い素材であれば裏写りはしにくくなることは，本件特許１の優先日当時，技術常識であった（乙Ａ８ないし１０）。
したがって，本件明細書１に接した当業者は，せいぜい，本件明細書１に記載されている，ある特定の素材及び製法を用いて作製された磁気テープについて，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を制御することにより裏写りを抑制することができる，ということを理解することができるにすぎず，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識に照らしても，クレームの文言を充足する全ての磁気テープにおいて常に本件発明１の効果を奏すると理解することはできない。
bクレームの数値範囲内にある磁気テープであっても，本件発明１の
作用効果を奏さないものが存在すること
本件明細書１の優先権の基礎となった特許出願（特願２００６－９９９３６号）の明細書（乙Ａ１１。以下「本件基礎出願明細書」という。）中には，本件特許１の請求項１の数値範囲内にある磁気テープであるにも関わらず，本件発明１の作用効果を奏さないものが記載されている。すなわち，本件基礎出願明細書には，磁気テープのバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を制御することにより，高温保存後の高密度領域の電磁変換特性を良好に維持することが記載されている。しかしながら，本件基礎出願明細書においては，かかる作用効果を奏するためには，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８０００ｎ㎥以下である必要があり，かつ，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は５００００ｎ㎥以下である必要があるとされており，実際，これを満たさない比較例１は，６０℃，１０％で１週間保存後の電子変換特性が劣っていると評価されている。比較例１は，磁性体としてバリウムフェライトを用いた磁気テープであり，初期状態では，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した中心面平均表面粗さＲａが２．０ｎｍ，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が６０００ｎ㎥，バックコート層表面におけるスペクトル密度が８００００ｎ㎥であるから，本件特許１の請求項１が規定する数値範囲内にある磁気テープであるが，本件基礎出願明細書においては，６０℃，１０％で１週間保存後の電子変換特性が劣っていると評価されているのである。このように，本件特許１の請求項１の数値範囲内にある磁気テープであっても，本件発明１の作用効果を奏さないものが存在する。
c以上から，本件特許１にサポート要件違反の無効理由が存在することは明らかである。
（原告の主張）
以下に説明するとおり，本件明細書１の表１に示される電磁変換特性に係る各数値は，比較例２の値を基準，すなわち０ｄB（デシベル）としたときの相対値であることが表１自体から明らかであるところ，このように相対値に基づいて実施例，比較例の良否判断を行うことは，被告を含む当業者が採用する一般的な手法であり，当業者であれば，表１及び後述するその他の本件明細書１の記載に基づき，本件発明１－１及び１－２が発明の効果を奏していることを容易に理解することができる。(ｱ)表１の記載の技術的意義が明確に理解できること全ての電磁変換特性が，比較例２の電磁変換特性（保存前）を基準と
したときの相対値により表わされていること
表１では，実施例１～９及び比較例１～９の全ての電磁変換特性が，初期状態（保存前）における比較例２の電磁変換特性を０ｄＢ（デシベル）としたときの相対値として表わされており，この相対値を前提に，初期状態ないしは１週間保存後における実施例１～９及び比較例１，３～９の良・不良が判定されていることが分かる。本件明細書１においては，表Ａにおける比較例２の各値が０ｄＢと記載されていることから，当業者は，実施例１～９及び比較例２，４～９の電磁変換特性に関する各数値が，初期状態における比較例２の値を基準値とする相対値であることを理解する。


本件明細書１の表Ａ，Ｂには，電磁変換特性の各ｄＢ値に続けて「（×）」が付されているものと，そのような符合が付されていないものとがある。「（×）」が付された測定結果は，本件明細書１の実施例・比較例において「不良」と判定されたものであり，「（×）」が付されていない測定結果は，「不良」でないと判定されたものである。
(ｲ)本件明細書１の表１による判定
表Ａ，Ｂでは，実施例１～９の電磁変換特性には全く「（×）」が付されていないのに対し，比較例１～９の電磁変換特性には少なくともいずれかに「（×）」が付されている。そして，本件明細書１の表１及び上掲した段落【０１１６】の記載から，比較例１～９は，電磁変換特性が測定不可であるか（比較例１，３），ＳＮＲが低下したか（比較例２），バック面巻き姿（飛び出し数）が不良であるか（比較例５），ノイズの増大に起因してＫ－ＳＮＲないしＳＮＲの値が低下しているか（比較例４，６～９）であって，いずれも不良と評価されたことが理解できる。これに対し，実施例１～９は，電磁変換特性が測定不可であるとか，バック面巻き姿（飛び出し数）が不良であるといったことがなく，かつ，保存前後における電磁変換特性の変化が小さいことが分かる（表１・段落【０１１６】第１段落）。
(ｳ)小括
以上のとおり，本件明細書１の表１に記載された「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の電磁変換特性の各値は，比較例２の初期状態における電磁変換特性の各値を０ｄＢとしたときの，各実施例と各比較例の初期状態と１週間保存後における相対値（ｄＢ）を示すものであり，当該相対値に基づいて，磁気テープの良・不良を判定していることが理解できる。したがって，当業者は，表１の測定結果とその説明（段落【０１１６】等）に基づき，本件発明１－１及び１－２が本件発明の効果を奏していることを十分に理解することができる。
よって，本件特許１にサポート要件違反の無効理由が存在するとの被告の主張は，いずれも失当である。
(ｴ)第３事件における補充主張について
被告らは，実施例，比較例において，磁気テープとして，特定の素材，特定の製法を用いて作製されたものしか用いていないから，サポート要件に違反する旨主張としている。しかし，サポート要件は，「明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識」に照らして，特許請求の範囲に記載された発明が，「当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの」か否かを判断すべきものである。この点，本件発明における解決手段は，磁性層の材料と平均板径（構成要件Ａ，Ｅ），磁性層のＲａ（構成要件Ｂ），磁性層及びバックコート層のＰＳＤ（構成要件Ｃ，Ｄ）であるから，これらの要件を満たす場合に発明の課題を解決することができ，これを満たない場合に課題が解決できないことが，明細書の一般的な記載，実施例，比較例の記載，及び当業者の技術常識から理解できればよい。この点，本件明細書１においては，比較例において，上記構成要件Ａ～Ｅのいずれかを満たさない例が挙げられ，これらの要件を全て満たす実施例との比較を行うことにより，本件発明１の要件により，発明の課題が解決できることが確認できるようになっている。よって，サポート要件との関係で，磁気テープを種々変える必要などない。
また，被告らは，本件特許１の優先権主張の基礎出願明細書（乙Ａ１１）との関係でるる主張するが，上述したとおり，サポート要件は，「明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識」に照らして，特許請求の範囲に記載された発明が，「当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの」か否かを判断すべきものであるから，優先権主張の基礎出願明細書の内容は参酌する必要がない（優先権主張の基礎出願明細書の内容は，優先権の範囲を確認するために参酌されるだけである）。
したがって，被告らの主張は失当である。
オサポート要件違反（無効理由１－５）（争点６－５）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明１－１及び１－２は，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを要件とする（構成要件１Ｃ）。しかしながら，以下に述べるとおり，本件発明１－１及び１－２がバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度に着目することの技術的意義は，全く不明であると言わざるを得ない。したがって，本件特許１の明細書（本件明細書１）の記載に接した当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認識することはできず，また，出願時の技術常識に照らしても，当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。
(ｲ)本件発明１－１及び１－２がバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度に着目することの技術的意義について，本件明細書１には，「本発明者は，（中略）磁性層表面のうねり成分を制御するとともに，バックコート層表面のうねり成分，特に１０μｍピッチのうねりをコントロールすることにより，長期保存時又は高温保存時の磁性層の裏写りを抑制できることを見出した。」との記載が存在する（甲３・３頁５～８行）。しかしながら，本件明細書１の上記記載は，何ら具体的な根拠を示すことなく，単に結論を述べたものにすぎない。かかる記載のみでは，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度に着目し，その値を制御することが，本件明細書１に記載されているような作用効果を本当に奏するものであるか否か，当業者は到底理解することができない。


(ｳ)そもそも，本件発明１－１及び１－２が，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目すること自体，一般的なスペクトル密度の利用目的と相容れないものである。スペクトル密度（パワースペクトル密度，ＰＳＤ）とは，物体の表面形状（表面プロフィール）を周波数の異なる複数の正弦波（周波数成分）に分離し，各周波数の波が有するパワーを示したものである。スペクトル密度は通常，パワースペクトル密度関数に特異な形状が存在するか否か（換言すれば，各周期におけるスペクトル密度の相互の相対的な関係）を見ることに意義があるものであって，本件発明１－１及び１－２のように，ある特定の周期におけるスペクトル密度の値それ自体を問題とするものではない。したがって，本件発明１－１及び１－２がバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義は，不明であると言わざるを得ない。また，スペクトル密度の値は，測定方法・条件によって値が大きく変動するものであるから，なおさら，スペクトル密度の値それ自体に着目する技術的意義は，不明であると言わざるを得ない。
(ｴ)この点，本件明細書１には，実施例１～９及び比較例１～９について，１週間保存の前後で「ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値がどのように変化したかを測定した結果が記載されている（甲３・２５～２７頁の表１）。しかしながら，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義が全く不明である以上，本件明細書１における上記の程度の開示では，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義を当業者が理解するには，到底足りないと言わざるを得ない。また，「１０μｍピッチ」におけるスペクトル密度に着目する点については，そもそも，本件明細書１には，実施例１～９及び比較例１～９についてバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した結果が記載されているにすぎず，他の周期におけるスペクトル密度，例えば５μｍピッチにおけるスペクトル密度や，２０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した結果等については，一切記載されていない。スペクトル密度の中でも，とりわけ「１０μｍピッチ」におけるスペクトル密度に着目することに，本当に何らかの技術的意義が存在するか否かを確認するためには，少なくとも，他の周期におけるスペクトル密度を検証することが必要不可欠であるが，かかる検証は全く行われていない。したがって，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することに，本当に何らかの技術的意義があるのか，本件明細書１の記載からは到底理解することはできない。(ｵ)さらに，本件明細書１に記載されている上記実施例及び比較例の磁気テープは，磁性層塗布液に含まれる六方晶フェライトの平均板径，使用する支持体の表面粗さ，各層形成用塗布液の分散時間，遠心分離時間，又は使用するバックコート層形成用塗布液を本件明細書１の表１（甲３・２５頁）記載のように変更した以外は，全て同一の素材，同一の方法を用いて作製されたものである（甲３・２４頁１～４行）。仮に，本件明細書１に記載されているとおり，バックコート層表面のうねりによって磁性層表面への裏写りが生じるとしても，その程度は，バックコート層表面のうねり（要するに，バックコート層の表面形状）のみならず，磁性層，バックコート層及び支持体の素材等によって影響を受けることは容易に理解できることである。本件明細書１に記載されている上記実施例及び比較例は，（前述した問題点を全て度外視したとしても，）せいぜい，本件明細書１に記載されている，ある特定の素材を用いて作製された磁気テープについて，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が磁性層への裏写りに影響を与えることを示したものにすぎず，それがありとあらゆる磁気テープに当てはまることを示したものではない。したがって，本件明細書１に接した当業者は，クレームの文言を充足する全ての磁気テープにおいて，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を制御し，これを２００００～８００００ｎ㎥の範囲内とすることが，本件明細書１に記載されているような効果を奏するものであると理解することはできない。なお，本件明細書１の表１（甲３・２６頁）に記載されているバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，「４００００」「２００００」「８００００」「１００００」「１０００００」「３０００００」（単位はｎ㎥）のいずれかであるが，実際の測定において，このような１００００ｎ㎥の自然数倍の値のスペクトル密度ばかりが得られるなどということは，現実には考えられない。したがって，これらの値は，実際に得られたスペクトル密度の値ではなく，切り上げ，切り捨てあるいは四捨五入等を行った値ではないかと推測されるが，そうだとすると，とりわけ「２００００」及び「８００００」については，本当にクレームの数値範囲内であったのか，不明であると言わざるを得ない。
(ｶ)なお，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義が不明であることは，本件特許１の審査段階において，既に指摘されていた（乙６８・１頁下から１０～下から２行）。
上記拒絶理由通知を受けて，出願人は平成２１年１２月７日付で手続補正書（乙６９）及び意見書（乙７０）を提出した。しかし，乙７０の図１を根拠として，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤを規定することで近傍ノイズを低減することができるとする，出願人の説明は誤りである。したがって，このことを前提として，「保存中に磁性層表面に裏写りし，保存後の磁性層表面性を損なう主要因となるものは，バックコート層表面の１０μｍピッチのＰＳＤである」とする出願人の説明（乙７０・８頁下から５～４行）もまた，前提を欠く。以上のとおり，出願人は，技術的に誤った説明を審査官に対して行うことにより，あたかも，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度に着目する技術的意義が存在するように見せかけ，結果的に特許査定を得たものである。
(ｷ)以上のとおり，本件発明１－１及び１－２がバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義は，本件明細書１の記載からは全く不明であるから，本件明細書１の記載に接した当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。また，出願時の技術常識に照らしても，当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。
したがって，本件発明１－１及び１－２は，発明の詳細な説明に記載した発明ではなく，本件特許１にはサポート要件違反の無効理由が存在するから，原告は本件特許権１を行使することはできない。
（原告の主張）


(ｱ)「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤ」の技術的意義a本件明細書１（段落【０００６】ないし【０００８】，【００１３】，【００１６】，【００１７】，【０１１５】，【０１１６】）には，「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の技術的意義について，これを制御することにより保存後の磁性層への裏写りを抑制できることが説明され，さらに，そのことが，豊富な実施例と比較例により実証されているのであるから，その技術的意義が明確に記載されているといえる。
b被告らは，原告が提出した平成２１年１２月７日付意見書（乙７０）の内容について疑問を呈しているが，同意見書では，図（図１）を用いて「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤ」を規定することの技術的意義を説明した上で，本件明細書１の比較例６を再現した磁気記録テープのバックコート層表面の複数の周期におけるスペクトル密度を示す図（図２）を用いてバックコート層表面の「１０μｍピッチ」におけるＰＳＤを規定することの技術的意義を補足説明している。
c被告らの主張に対する反論
(a)スペクトル密度の利用目的について
スペクトル密度関数において，「突起（スパイク）」や「隆起（肩）」といった形状が存在するということは，当該形状を示す特定のスペクトル密度の強度（縦軸）と特定の周期（横軸）が存在することを意味する。仮に，被告らが主張するように，ある特定の周期におけるスペクトル密度の値それ自体に着目することが，スペクトル密度の一般的な利用目的と相容れないことだったとしても，そのことから，本件発明１がバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義が不明であるとの結論が導かれるわけではない。むしろ，本件明細書１の記載を読めば，バックコート層表面の１０μｍピッチのスペクトル密度を構成要件１Ｃ記載の範囲にすることで，長期保存又は高温保存時の磁性層の裏写りを抑制し，長期保存又は高温保存前後で変わらず優れた電磁変換特性を有する磁気記録媒体を提供することが理解できるのであるから，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義は，かかる明細書の記載から明らかであるといえる。
(b)他の周期におけるスペクトル密度を測定した結果等について本件明細書１には多数の実施例・比較例の記載があり，特にバックコート層表面の１０μｍピッチのＰＳＤが１００００ｎ㎥を超えると，保存後に近傍ノイズ増大により「Ｋ－ＳＮＲ」が劣化することは，本件明細書１中の比較例６，９により，また，バックコート層表面の１０μｍピッチのＰＳＤの下限値を２００００ｎ㎥とした場合に走行耐久性が劣化することについては実施例と比較例５との対比により実証されている。したがって，本件明細書１に接した当業者であれば，他の周期のスペクトル密度の測定結果なくして，「バックコート層表面」の１０μｍピッチにおけるスペクトルを規定する技術的意義を十分に理解することができる。
(c)本件明細書１の記載からは，せいぜい当該「同一の素材・方法を用いて作成された磁気テープ」において技術的意義を理解し得るに
とどまるとの主張について
本件明細書１には，実に，１００段落近くにわたって，本件発明１の実施例や製造方法が詳細に記述されているのであり，かかる本件明細書１の記載に基づき，当業者であれば，実施例として記載された磁気記録テープとは異なる素材・方法で製造された磁気記録テープであっても，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を２００００～８００００μ㎥（構成要件１Ｃ）に調整することで，本件明細書１に記載されているのと同様の作用効果を達しうるものと理解できる。また，被告が主張するように，磁性層，バックコート層及び支持体の素材等によっても裏写りに影響することは容易に理解できることである。当業者であれば，本件明細書１には，ある特定の素材を用いて作製された磁気記録テープについて特定の効果を奏することが詳細に記載されているのであるから，それ以外の素材を採用する場合には，上述した技術常識に基づいて裏写りしないように適宜変更することも，本件明細書１に記載されているに等しいということができるのである。
以上のとおり，本件発明１に係る磁気記録テープの製造方法（素材・方法）を開示する本件明細書１の記載に基づき，当業者であれば，実施例として記載された磁気記録テープとは異なる素材・方法で製造された磁気記録テープであっても，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を２００００～８００００μ㎥（構成要件１Ｃ）とすることで，実施例と同様，特許発明１の課題を解決できると理解できることは明らかである。
(d)審査経過における図１から１０μｍピッチＰＳＤに着目すること
の技術的意義は導かれないとの主張について
被告の主張は意見書（乙７０）の記載についての誤った理解に基づくものであり，反論として成り立たっていない。原告は，本件発明の出願経過において，乙７０の図１からＰＳＤを求めることまで主張してはいないし，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤを規定することの技術的意義については，図１によってではなく，図２に基づいて説明している。
カ磁気テープ２に基づく進歩性欠如（無効理由１－６）（争点６－６）
（被告らの主張）
(ｱ)磁気テープ２
a被告らは，製品名を「ＬＴＸ４００Ｇ」とし，ロット番号を「１Ａ４５２Ｐ００７０４」とする磁気テープカートリッジ（磁気テープ２）を製造・販売していた。なお，上記ロット番号は，磁気テープ２のカートリッジに刻印されている。
b磁気テープ２は，平成１６年１２月に製造されたものである。このことは，上記ロット番号「１Ａ４５２Ｐ００７０４」から容易に判明する事項である。そして，磁気テープ２のうち，後述する，未使用のまま保管されていた抜き取りサンプル以外の製品は，製造直後の平成１６年１２月頃に出荷された。
c磁気テープ２は，「LTO   Ultrium」規格に準拠するものであるところ，同規格に準拠するテープは，非磁性支持体上の一方の面に強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有していた。また，磁性層に含まれる強磁性粉末は強磁性金属粉末であった（乙７５）。
d磁気テープ２は，「LTO   Ultrium」規格に準拠するものであるところ，当該規格に準拠する磁気テープは，ＭＲヘッドを再生ヘッドとして用いるドライブによって再生することが可能であった（乙７６・４頁）。
e磁気テープ２の測定結果について


被告らは，平成１６年１２月に磁気テープ２を製造した後，これらを出荷する前に，その中から製品を一点抜き取り，抜き取りサンプルとして未使用のまま被告の倉庫に保管していた。被告らは，今回の測定のため，上記抜き取りサンプルを倉庫から取り出し，平成２９年８月２８日，（住所は省略）に所在する新潟県工業技術総合研究所に持参した。同日，公証人の立会いの下，磁気テープ２の抜き取りサンプルについて，カートリッジから磁気テープを引き出し，磁気テープ片を切り出した上で，新潟県工業技術総合研究所が保有するＷｙｋｏ社製のＮＴ－３３００三次元構造解析顕微鏡を用いて，当該サンプルの磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した。その測定結果によると，磁気テープ２の磁性層表面の１０μｍ近傍のピッチにおけるスペクトル密度は，いずれのサンプルにおいても８００～１００００ｎ㎥の範囲内であり，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度も８００～１００００ｎ㎥の範囲内であったと認められる。同様に，バックコート層の１０μｍ近傍のピッチにおけるスペクトル密度は，いずれのサンプルにおいても２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であり，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度も２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であったと認められる（乙９０）。また，被告らは，平成３０年２月７日，再測定を行ったところ同様の結果であった（乙１０１）。
(ｲ)引用発明２
磁気テープ２が本件特許１の優先日前に販売されていたことに示されるとおり，ベースフィルムの一方の面に，強磁性金属粉末及び結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録テープであって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲である磁気記録テープであって，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される磁気記録テープ（以下「引用発明２」という。）は，本件特許１の優先日前に公然実施されていた。
(ｳ)一致点・相違点
本件発明１－２と引用発明２と対比すると，一致点及び相違点は以下のとおりである。
a一致点
非磁性支持体の一方の面に，強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを特徴とする磁気記録テープである点。
b相違点
①本件発明１－２では，強磁性粉末として，平均板径が１０～４０ｎｍの範囲の六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用発明２では，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用している点。②本件発明１－２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａが０．５～２．５ｎｍの範囲であるのに対し，引用発明２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａは不明である点。
③本件発明１－２では，磁気記録テープは再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用されるのに対し，引用発明２では，磁気記録テープは再生ヘッドとしてＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される点。
(ｴ)相違点についての判断
無効理由１－１に関して述べたとおり，上記各相違点に係る構成について，これを本件発明１の構成とすることは，いずれも当業者が容易になし得たことである。
争点６－１に関する原告の主張のうち，本争点にも当てはまると考えられるものは，前記ア（被告の主張）同様，いずれも失当である。
（原告の主張）
(ｱ)磁気テープ２が本件特許１の優先日より前から「引用発明２」の構成を備えていたことは何ら立証されていないから，そもそも，被告らの主張は前提において成り立たない。また，その点をおくとしても，「引用発明２」に係る被告らの主張は，本件発明１と「引用発明２」との相違点の認定，及び，当該相違点に係る構成の容易想到性の理由付けに誤りがあり，成り立たない。以下，詳述する（ただし，無効理由１－１に係る主張と重複する部分については繰り返さない。）。
(ｲ)本件特許１の優先日より前に，磁気テープ２が，構成要件１Ｃを充足する構成を有していたことは，被告らが提出した証拠によっては立証さ
れていないこと
a「磁気テープ２」が本件特許１の優先日より前に公然と実施されて
いたことについて被告らの立証は不十分である
仮に，被告らが主張するように，「磁気テープ２」なる未使用の磁気テープカートリッジが平成１６年１２月に被告らによって製造されていたとしても，当該「磁気テープ２」は，被告の倉庫に保管されていたというのであるから，当該「磁気テープ２」は本件特許１の優先日以前においては被告ら内部に留まっていたことになり，本件特許１の優先日より前に，公然と実施されていたことが立証されたことにはならない。したがって，被告らの主張する構成を有する「引用発明２」は，特許法２９条１項２号に掲げる発明とはいえない。b乙９０は「磁気テープ２」の製造時ないし販売時における表面特性
を示す証拠としての信用性を欠く
新潟県工業技術総合研究所の保有する「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」を用いて，対物レンズの倍率を１０倍，中間レンズの倍率を２倍とした場合には，フォーカスがずれ，コントラストが取れないため，磁気テープのＰＳＤ値を正確に測定することができない状態にあることが判明した。したがって，乙９０に係る測定結果は信用性を欠く。加えて，乙９０には磁性層表面を測定するサンプル作成に係る写真（写真１３）はあるものの，これに対応するバックコート層表面を測定するサンプル作成に係る写真は存在しない。また，乙９０の測定に係るサンプルを撮影した写真１５及び１６はなぜか白黒写真であり，かつ画像の解像度も他の写真よりも明らかに劣っており，何らかの恣意が入り込んだ疑いを否定できない。したがって，乙９０に係る測定結果が，「バックコート層表面」のスペクトル密度の測定結果ではない可能性を否定できない。
以上のとおり，乙９０に記載された測定値は，本件特許１の優先日以前に製造・販売された磁気テープにおける表面特性と等しいといえないため，乙９０に係る測定値を前提として認定した「引用発明２」は，本件特許１の優先日以前に公然実施をされた発明ということはできない。


(ｳ)本件発明１は「引用発明２」及び周知技術に基づいて当業者が容易に
発明し得たとはいえないこと
仮に，「磁気テープ２」が本件特許１の優先日以前に構成要件１Ｃに充足する構成を有していたとしても，本件発明１は，「引用発明２」及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。この点については，「引用発明１」に基づく進歩性欠如の主張に対する反論がほぼそのまま妥当する。
キ実施可能要件違反（無効理由１－７）（争点６－７）
（被告らの主張）
(ｱ)仮に，原告の主張するように，本件明細書１の【００１３】段落に記載のある測定条件を，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言中に読み込むとすると，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する際に用いる測定機器は「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に限定されることになり，また，測定エリア（測定面積）については，「２４０μｍ×１８０μｍ」に限定されることになる。「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言についてこのような解釈を採用した場合，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定を行うことができるか否かは，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を入手ないし利用することができるか否かに依存することになる。しかしながら，Ｗｙｋｏ社製の非接触光学式粗さ測定機「ＨＤ２０００」については，既にメーカー（Ｗｙｋｏ社を買収したＶｅｅｃｏ社を，更に買収したＢｒｕｋｅｒ社）は「ＨＤ２０００」の製造及び販売を終了しており，「ＨＤ２０００」は入手不可能となっている。また，平成５年には，メーカーによる「ＨＤ２０００」のサポートも終了している。したがって，本件発明１－１及び１－２を実施しようとする者が，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するために，メーカーから「ＨＤ２０００」を入手しようとしても，もはや入手することは不可能である。「ＨＤ２０００」を用いた測定を行う他の方法としては，既に「ＨＤ２０００」を保有している他の会社・団体等に使用させてもらう，といった方法も考えられるが，そもそも，他の会社・団体等に使用させてもらうよう頼んだとしても，他の会社・団体等がこれに応じてくれるとは限らない。なお，被告が確認した限りでは，現在，日本国内において，「ＨＤ２０００」を保有しており，かつ，これを一般の利用に供している会社・団体等は存在しない。
したがって，上記解釈を採用した場合，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定することはできない。
(ｲ)また，仮に，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する際に用いる測定機器は，「非接触光学式粗さ測定機」であれば足り，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」には限定されないとしても，かかる測定を行うことができるか否かは，「測定エリア（測定面積）を「２４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光学式粗さ測定機を入手ないし利用することができるか否かに依存することになる。この点についても，被告が確認した限りでは，測定エリア（測定面積）を「２４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光学式粗さ測定機で，現在，一般に入手ないし利用可能なものは存在しない。なお，被告が，前述のＢｒｕｋｅｒ社の製品を日本において販売する会社であるブルカー社（ブルカー・エイエックスエス株式会社）に確認したところ，同社からは，Ｂｒｕｋｅｒ社は現在，測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光学式粗さ測定機を取り扱っていないとの回答を受けた（乙８９）。このように，測定エリア（測定面積）を「２４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光学式粗さ測定機は，現在，一般に入手ないし利用することが出来ない状態にある。したがって，いずれにせよ，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定することはできない。(ｳ)よって，本件明細書１の【００１３】段落に記載のある測定条件を，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言中に読み込むというクレーム解釈を採用した場合には，本件発明１－１及び１－２を実施しようとしても，磁気テープが構成要件１Ｂないし１Ｃを充足するか否かを判断することはできないから，結局，本件発明１－１及び１－２は実施不能であることに帰する。したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１及び１－２を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから，本件特許１には実施可能要件違反の無効理由が存在する。
（原告の主張）
被告らが主張する無効理由は，構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」との用語が，測定機器（Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００）や測定エリア（２４０μｍ×１８０μｍ）で厳密に限定されるとの限定解釈を前提とする。これらの限定解釈が，いずれも被告ら独自のものであって，成り立たないことは既に述べたとおりである。したがって，被告らの無効理由１－７に係る主張は前提において成り立たない。ク乙２８文献に基づく新規性欠如（無効理由１－８）（争点６－８）
（被告らの主張）
本件発明１は，乙２８文献に基づき，新規性を欠く（特許法２９条１項３号）。
(ｱ)乙２８文献の記載内容
乙２８文献（特開２００１－１１００３２号公報，平成１３年４月２０日公開）の実施例１２には，以下の各事項が記載されている。実施例１２の磁気テープにおいて，支持体として用いられているＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）は，非磁性である。
実施例１２の磁気テープにおいて，磁性体として用いられているバリウムフェライトは，六方晶フェライトの一種である。


実施例１２の磁気テープについては，磁性層の中心面平均表面粗さＲａは１．８ｎｍであり，バックコート層の中心面平均表面粗さＲａは４．０ｎｍである（【０１０３】段落，【表２】）。なお，実施例１２のＲａは，ＷＹＫＯ社製ＴＯＰＯ３Ｄを用いて，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定したものであると解される（【００８２】段落参照）。そして，乙２８文献には，実施例１２の磁気テープについて，原子間力顕微鏡によって測定した中心面平均表面粗さＲａの値についての明示的な記載は存在しない。しかしながら，磁気テープ表面の中心面平均表面粗さＲａを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定すること自体は，本件特許の優先日前から周知であったものである。また，同一の物体表面を３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定した場合と，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合とで，異なるＲａの値が得られるものではない。そうすると，結局，実施例１２の磁気テープにおいては，原子間力顕微鏡で測定した磁性層表面の中心面平均表面粗さＲａの値も，１．８ｎｍであると認められる。そして，磁性層表面の中心面平均表面粗さＲａの値が１．８ｎｍであるということは，当該値が０．５～２．５ｎｍの範囲内であることを意味する。
乙２８文献には，実施例１２の磁気テープの磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度についての明示的な記載は存在しない。しかしながら，磁気テープの表面（磁性層又はバックコート層表面）のＲａの値と，当該表面のスペクトル密度の値との間には，一定の相関関係が存在し，Ｒａが決まれば，これに基づいてスペクトル密度の値を推定することが可能である。磁性層表面のＲａの値１．８ｎｍから推定される１０μｍピッチのスペクトル密度の値は５，５４８ｎ㎥であり，バックコート層表面のＲａの値４．０ｎｍから推定される１０μｍピッチのスペクトル密度の値は３５，３９１ｎ㎥である（乙Ａ４）。そうすると，実施例１２の磁気テープの磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，本件発明１が規定する８００～１００００ｎ㎥の範囲内である。また，実施例１２の磁気テープのバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，本件発明１が規定する２００００～８００００ｎ㎥の範囲内である。この点は，東京電機大学工学部・先端機械工学科の教授であり，計測工学・トライボロジーの専門家であるＦ教授の鑑定意見書（乙Ａ１２，４８）により更に裏付けられる。Ｆ教授は，スペクトル密度を含め，物体の表面性状に関して専門的知見を有しており，日本工業標準調査会の基盤技術専門委員会の委員として，「光学素子及び光学システム用の製図手法－第８部：表面形状（粗さ及びうねり）」（ＪＩＳＢ    ００９０－８：２０１３）（乙Ａ１３）の制定時の審査にも関与した人物である。上記鑑定意見書のとおり，乙２８文献の実施例１２の磁気テープの磁性層表面及びバックコート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）の値は，磁気テープ間の個体差等を考慮したとしても，なお，本件発明１の数値範囲内に入ると認められる。
実施例１２の磁気テープの磁性層に含まれるバリウムフェライトの平均板径は４０ｎｍであるところ，これは，１０～４０ｎｍの範囲内である。
(ｲ)乙２８発明
以上を考慮すると，乙２８文献には，「非磁性支持体の一方の面に，六方晶フェライト粉末および結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲内であり，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であり，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａは０．５～２．５ｎｍの範囲であり，かつ，バリウムフェライト粉末の平均板径は１０～４０ｎｍの範囲であることを特徴する磁気記録テープ」が記載されている。なお，本件発明１は，乙２８発明に対して何ら有利な効果，異質な効果を奏するものではない。
(ｳ)本件発明１と乙２８発明の対比
本件発明１と乙２８発明を対比すると，両者は一致する。
（原告の主張）
(ｱ)本件発明１と乙２８発明には，少なくとも次の相違点１及び２が存在するから，本件発明１は，乙２８発明に基づいて新規性を欠如するものではない。
a相違点１
本件発明１においては，「原子間顕微鏡」によって測定される磁性層のＲａが０．５～２．５ｎｍであるのに対し，乙２８発明は，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定した磁性層のＲａが１．８ｎｍである点。
b相違点２
本件発明２においては，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μピッチにおけるスペクトル密度がそれぞれ８００～１００００ｎ㎥，２００００～８００００ｎ㎥であるのに対し，乙２８発明にはこれらの点について記載がない点。
(ｲ)相違点１について


上記相違点１について，被告らは，以下の理由に基づいて，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定しても，乙２８発明の磁性層のＲａは１．８ｎｍになると主張している。①磁気テープ表面のＲａを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定すること自体は，本件特許の優先日前から周知であった。②同一の物体表面を３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定した場合と，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合とで，異なるＲａの値が得られるものではない。しかし，当該被告らの主張はいずれも失当である。まず，上記①の点は，上記相違点１がないと主張する根拠になりえない。相違点１がないというために必要となるのは，乙２８発明における，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定されたＲａ１．８ｎｍの磁性層が，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定した場合であっても，１．８ｎｍになる，あるいは，０．５～２．５ｎｍの間に収まるということである。他方，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によってＲａを測定することが，本件特許の優先日前から周知であったとしても，そのことは，単に，測定方法そのものが知られていたという点にすぎないから，このことをもって，相違点１がないとすべき理由がない。
また，上記②は誤りである。同一の物体表面を３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定した場合と，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合とで，Ｒａは同じにならないからである。すなわち，本件発明１に係る原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）による測定とは，探針と試料表面を微小な力で接触させ，探針が先端に取り付けられたカンチレバーのたわみ量が一定になるように，探針・試料間距離をフィードバック制御しながら水平に走査し，表面形状を検出するという，接触式の測定方法である（甲Ａ１０）。これに対し，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法とは，参照面と試料面の配置をミラウ型にした干渉計を用いて行う，非接触式の測定方法であり，試料面からの反射光と参照面からの反射光との光路差により干渉像（縞）を発生させ，これにより表面形状を測定するものである（甲Ａ１１）。このように，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）による測定原理と，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法による測定原理は全く異なるところ，同一の物体表面を測定した場合，両測定方法で得られるＲａの値が一致するとは到底考えられない。
(ｳ)相違点２について
相違点２（ＰＳＤの記載がない点）に関して，被告らは，磁気テープ表面のＲａの値とＰＳＤの値との間には，一定の相関関係が存在し，Ｒａが決まればこれに基づくスペクトル密度を推定することは可能であると主張するが，当該主張も理由がない。すなわち，Ｒａの値とＰＳＤの値との間に相関関係があるなどという技術常識は存在しない。このことは，甲８５においても，具体的に説明されている。つまり，ＰＳＤとは，Ｒａでは知り得ない，どのような周期成分が優勢であるかを見極めることができるということであるから，Ｒａの値とＰＳＤの値に相関関係などないのである。
なお，この点につき，被告らが提出する乙Ａ４は，被告ＳＳＭＭの従業員が自ら抽出したサンプルに基づいたものであり，そのサンプルを意図的に選抜した可能性も否定できないから，信用できない。また，乙Ａ１２（Ｆ教授意見書）も，まず，その内容について，４頁「７」においては，「一様・平坦な面を得ることを目的として面を加工した場合」に，標準面からの物体表面の各点の高さの分布は正規分布となることを前提として，意見を述べているが，ここでいう「一様・平坦な面を得ることを目的として面を加工した場合」が，磁気テープのような表面に多数の凹凸を有する表面を前提にして議論されているのかは定かではない。また，「標準面からの物体表面の各点の高さの分布は正規分布となる」との見解の根拠も明らかではない（むしろ，常に正規分布になると考えるのは不自然である）。その他にも，不適切な内容がある。もっとも，乙Ａ１２の内容を参酌したとしても，乙Ａ１２においては，ＰＳＤの値は，近似曲線に基づいて，Ｒａの値により算出できるなどとは述べられていない。
さらに，「Ｒａが決まれば，ＰＳＤの値が一義的に決まる」との被告らの主張は，被告ソニーの出願に係る特許公開公報（甲Ａ１２）からも否定される。そこでは，Ｒａの特定に加えて，ＰＳＤの範囲及びＭＤ方向及びＴＤ方向の比を特定することにより，課題を解決しようとしている。
そもそも，相違点２の検討に際し，被告らが選んだデータに基づく検証が必要であるということ自体，「本件優先日の技術常識に基づいて，乙２８文献の記載を読んだ当業者が，磁性層表面及びバックコート層の１０μピッチにおけるＰＳＤの値がそれぞれ８００～１００００ｎ㎥，２００００～８００００ｎ㎥であると認識することはない」ことを意味している。
(7)争点７（本件特許２に無効理由が存するか）ア乙４５文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－１）（争点７－１）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明２－１及び２－２は，本件特許２の優先日（平成１３年７月３０日）前である同年３月３０日に日本国内で頒布された刊行物である特開２００１－８４５４９号公報（乙４５文献）に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，進歩性を欠く（特許法２９条２項）。なお，本件発明２－２が進歩性を欠く場合には，本件発明２－１も必然的に進歩性を欠くことになるから，以下ではまず，本件発明２－２が進歩性を欠くことについて論じる。
(ｲ)乙４５発明


乙４５文献には，最短記録波長１μｍ以下のＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録システムにおいて用いる磁気テープにおいて，（ア）当該磁気テープは，非磁性支持体上に少なくとも下層非磁性層と上層磁性層とがこの順で設けられており，下層非磁性層は，カーボンブラックと結合剤を含み，上層磁性層は強磁性粉末及び結合剤樹脂を含むこと，（イ）磁性層に含まれる強磁性粉末としては，六方晶形板状微粉末を用いることが好ましいこと，並びに，（ウ）当該磁気テープの磁性層表面において，５０ｎｍ以上の深さを有する凹みは１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，かつ最大深さＲｖは１００ｎｍ以下であること，が開示されている。
換言すれば，乙４５文献には，磁気テープに最短波長１μｍ以下で磁気信号を記録する磁気記録再生システムであって，前記磁気テープは，非磁性支持体上にカーボンブラック及び結合剤とを含む非磁性層と六方晶形板状微粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，かつ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下である，磁気記録再生システムに係る発明（乙４５発明）が開示されている。
(ｳ)本件発明２－２と乙４５発明の対比
本件発明２－２と乙４５発明とを対比すると，一致点及び相違点は以下のとおりである。
a一致点
磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号を再生ヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム。
b相違点
①本件発明２－２では，磁気記録再生システムは磁気記録媒体に記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生するのに対し，乙４５発明では，用いる再生ヘッドの種類に限定がない点。
②本件発明２－２では，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲であるのに対し，乙４５発明では，磁性層表面の中心面平均粗さは不明である点。
c原告の主張について
乙４５文献に記載されている発明は，磁気誘導ヘッド（インダクティブヘッド）を再生ヘッドとして用いることを前提とするものではない。乙４５文献には用いる再生ヘッドの種類として何ら限定はないから，相違点①に誤りはない。
(ｴ)相違点①②について
a上記相違点①及び②については，六方晶フェライト粉末を磁性層に含む磁気テープにおいて，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いること，及び，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好適であることは，公知文献（乙４６ないし４８，２４，２６ないし３１）に開示されており，本件特許２の優先日前より周知の技術であった。また，再生ヘッドの種類にかかわらず，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好適であることも，当業者に周知であった（乙４９ないし５２）。したがって，乙４５発明において，用いる再生ヘッドの種類にかかわらず，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることは，当業者が容易になし得たことである。
さらに，ＭＲヘッドは，従来の誘導型磁気ヘッドと比較して，高い再生出力が得られやすく，高密度記録特性を向上させることができるという長所を有するものであり，このこともまた，当業者に周知であった（乙４６・２頁２欄４７行～３頁３欄７行，乙４７・３頁４欄１～５行，乙４８・２頁１欄４６行～２欄１行。その他の文献として，特開２０００－９９９４０号公報（乙５３）・３頁４欄１～１３行，特開２０００－３１５３１２号公報（乙５４）・２頁１欄４４～４９行，特開２００１－４３５２５号公報（乙５５）・２頁１欄４７行～２欄２行）。
また，六方晶フェライトの一種であるバリウムフェライトは，ＭＲヘッド適性が高い磁性粒子であることが，本件特許２の優先日前から知られていた（乙５６）。
さらに，乙４５発明が解決しようとする課題である，ＲＬＬ２－７変調方式を用いて磁気テープにブロック単位でデータが書き込まれる際に致命的エラーが多発するという問題（乙４５・段落【０００８】）は，ヘッドと磁気テープの接触条件の低下により，ある深さ以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間的な出力低下が発生すること，及び，ＲＬＬ２－７変調方式ではランレングスの遷移が大きくなり，データパターンによってはピークシフトの影響が大きくなることに起因すると予想されているところ（同・段落【００１６】），上記のスペーシングロスの問題，及びランレングスの遷移の問題は，ＭＲヘッドにおいても発生し得る問題であり，ＭＲヘッドは，乙４５発明と親和性を有する。
このように，当業者には，乙４５発明において，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いる動機付けが存在した。
したがって，乙４５発明において，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用い，かつ，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることは，当業者が容易になし得たことである。
bなお，乙４５発明を開示する乙４５文献の実施例には，製造した磁気テープについて，Quantum製DLT-7000ドライブを使用して磁気テープへの書込みを行い，エラー測定を行った旨の記載がある（乙４５・１０頁１７欄３～１０行）。
他方で，上記Quantum製DLT-7000ドライブを用いてデータを記録したテープは，本件特許２の優先日前に発売された，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを採用した別のドライブ（SuperDLTtapesystem）で再生することが可能であった（乙５７）。


したがって，当業者であれば，乙４５文献に開示されている磁気テープを，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いた磁気記録再生システムで使用することは，容易に思い至ることであった。かかる観点からも，乙４５発明において，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いることが当業者にとって容易であったことは明らかである。
(ｵ)以上のとおり，本件発明２－２と乙４５発明の相違点に係る構成は，当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるから，本件発明２－２は乙４５発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性を欠く。
そして，従属項である請求項２に記載された発明である本件発明２－２が進歩性を欠く以上，その独立項である請求項１に記載された発明である本件発明２－１もまた，進歩性を欠く。
したがって，本件特許２には，進歩性欠如の無効理由が存在する。
（原告の主張）
(ｱ)本件発明２
乙４５文献に記載されている従来のインダクティブヘッドで再生される磁気記録媒体は，高密度記録用に設計されたＭＲヘッド系における低ノイズ化という課題を解決できるものではなく，本件発明２は，ＭＲヘッドを採用した磁気記録再生システムにおいて，媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体の提供を課題とする発明である。このような課題を解決すべく，本件発明２の発明者は，磁性層表面の特定の深さを有する凹み，及び磁性層表面粗さが，ＭＲヘッドによる再生時における媒体ノイズに大きな影響を与えることを見出し，本件発明２を完成させたものである。
(ｲ)乙４５発明
乙４５発明の課題は，インダクティブヘッドを用いるＲＬＬ２－７変調方式において，ドロップアウトで生じる訂正不可能な実害エラーを防止するというものである。そして，乙４５発明は，このようなＲＬＬ２－７変調方式に特有の課題を解決するために，ＲＬＬ２－７変調方式で生じる実害エラーの発生メカニズムを解明して完成された発明である。
(ｳ)一致点の認定の誤り
a乙４５の段落【００１０】には，「…最短記録波長１μｍ以下のＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録システムにおいて，・・・磁性層の特定深さの凹みによる影響が顕著であることを見いだし，本発明に至った。」と記載されているように，最短記録波長は「１μｍ」ではなく「１μｍ以下」と記載されている。最短記録波長が特定されない限り，乙４５文献に記載の最短記録波長と凹みの関係が本発明の構成要件２Ｃ－１を満たすか否かを判断することはできない。
乙４５発明において，最短記録波長が１００ｎｍ（最小記録ｂｉｔ長が５０ｎｍ）の場合，その１／３の長さは１７ｎｍ（小数点以下四捨五入）となり，乙４５に記載の５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個／４６２３７．５μ㎡以下であるからといって，（最小記録ｂｉｔ長の１／３である）１７ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個／４６２３７．５μ㎡以下であることにはならない。したがって，被告らの主張における一致点の「前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下である」という認定は，誤りであるというよりほかはない。
b相違点①について，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録再生システムであり（システム／フォーマットはＤＬＴシステム），インダクティブヘッドが用いられるシステムである（ＭＲヘッドが用いられることはない）から，乙４５発明に用いる再生ヘッドの種類に限定がないとする被告らの認定は誤っている。
c相違点②について，乙４５発明が「磁性層の最大深さ１００ｎｍ以下」との構成を採用することを捨象している。同構成は，乙４５発明がその課題を解決するために不可欠な構成として採用した課題解決手段の一つであるから，この点を捨象して相違点を認定することは許されない。
(ｴ)一致点及び相違点の正しい認定
課題の解決手段に関し，両発明の構成において，偶々一致する点は，「磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末および結合剤を含む磁性層とをこの順に有し」との点のみであり，（ａ）本件発明においては，「磁性層表面の中心面平均粗さ」に着目し，その値（ＳＲａ）として「１．０～６．０ｎｍの範囲」との構成を採用するのに対し，乙４５発明では，「磁性層表面の最大深さ」に着目し，その値として「１００ｎｍ以下」との構成を採用する点，（ｂ）本件発明２においては，「磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数」に着目し，その値として「１００個／１００００μ㎡以下」との構成を採用するのに対し，乙４５発明では，「磁性層表面の５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数」に着目し，その値として「１０個／４６２３７．５μ㎡以下」との構成を採用する点，さらに，（ｃ）本件発明２では，ＭＲヘッドを採用するのに対し，乙４５発明では，インダクティブヘッドを採用する点において相違する。
そして，これらの３つの相違点（ａ）～（ｃ）は，両発明の解決すべき課題や着想の相違に基づく相違点であるから，当業者が，乙４５発明を出発点として，同発明が課題解決の手段として採用する各構成に代えて，同発明と課題や着想の異なる本件発明の採用する構成を採用しようと動機付けられることはない。
(ｵ)乙４５発明の磁気記録媒体の再生ヘッドとしてＭＲヘッドを適用する
ことは容易に想到し得ないこと
aＭＲヘッドとインダクティブヘッド


ＭＲヘッドは，磁気抵抗効果（磁界によって電気抵抗が変化する現象）を示すＭＲ素子が使用されたヘッドであるのに対して，インダクティブヘッドは，磁気記録媒体に記録された信号に基づく磁束密度の変化に起因してコイルに発生する誘導電流を，起電力（出力電圧（ＶＩＮＤ））として検出するヘッドである。このように，２つのヘッドの再生原理は異なり，両ヘッドは再生原理が異なることに起因して出力電圧（再生出力）の大きさも全く異なる（甲４（本件特許２の特許公報）段落【０００４】）。ＭＲヘッドはインダクティブヘッドより少なくとも約４．９～４９倍再生出力が大きい，すなわち約４．９～４９倍感度が高いといえる。
また，インダクティブヘッドでは，再生ヘッドにコイルが巻かれているため，当該コイルのインダクタンスに起因する機器ノイズが発生し，結果的に再生出力が低下してしまう問題を有する（甲４・段落【０００３】）。したがって，インダクティブヘッドを用いたシステムでは，ＳＮ比を向上させるために，出力を大きくすることが重要であった。これに対して，ＭＲヘッドでは，コイルを使用しないことからインピーダンスノイズ等の機器ノイズを大幅に低下させることができるため，機器ノイズに隠れていた磁気記録媒体ノイズを小さくすることができれば，良好な記録再生を実現できる（甲４・段落【０００４】）。すなわち，ＭＲヘッドを用いたシステムでは，ＳＮ比を向上させるために，磁気記録媒体ノイズを小さくすることが重要である。このように，インダクティブヘッドとＭＲヘッドでは機器ノイズの大きさが異なるから，ＳＮ比を向上させるための考え方が異なっている。以上のとおり，乙４５発明で用いられるインダクティブヘッドとＭＲヘッドは，再生原理及び出力電圧値が全く異なる。また，ＳＮ比を向上させるための考え方も異なるから，乙４５発明から，磁気記録媒体ノイズを低減するという本発明の課題も想い至らない。よって，乙４５発明の磁気記録媒体が供されるインダクティブヘッドを用いたシステムにおいて，当該ヘッドをＭＲヘッドに取り替えるなどということは容易に想到し得るものではない。
bまた，乙４５発明は，実害に結びつく致命的エラーの改良というＲＬＬ２－７変調方式で生じる特有の課題を解決するものであり，①ＲＬＬ２－７変調方式におけるインダクティブヘッドの接触条件に基づく出力低下，及び②ＲＬＬ２－７変調方式で生じるピークシフトの影響，という発明完成に用いた予想メカニズムもＲＬＬ２－７変調方式に由来する。このように乙４５発明は，発明完成に用いた予想メカニズムもＲＬＬ２－７変調方式に特化している。したがって，当業者は，ＲＬＬ２－７変調方式に特化した乙４５の発明を，ＲＬＬ２－７変調方式では用いられないＭＲヘッドに適用することなど全く思いつかない。
よって，乙４５発明においてＭＲヘッドを適用することは容易であるとする被告主張は，乙４５発明の課題と発明の課題が前提とする発明完成に用いた予想メカニズムを無視するものであり，失当である。cまた，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式における特有の実害エラーを改良するという課題を解決する発明である。すなわち，ＲＬＬ２－７変調方式で規定された条件（(i)ＲＬＬ２－７変換規則，(ii)用いられる再生ヘッドがインダクティブヘッド，(iii)ヘッドと磁気テープの相対スピードが５ｍ／ｓ以下，(iv)最短記録波長が１μｍ以下，(v)記録方式がリニアサーペンタイン方式等）を満たす特別なシステムにおいて，実害エラーを防止できる磁気記録媒体を提供するものである（甲４・段落【０００５】，乙４５・段落【０００７】の表１及び表２，【００１０】）。したがって，乙４５発明のシステムに用いられる磁気記録媒体表面の「５０ｎｍ以上の深さを有する凹みが１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，且つ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下」という特徴は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用した特別なシステムにおいて発生する実害エラーを防止できる磁気記録媒体表面の凹みの条件である。すなわち，乙４５発明の磁気記録媒体表面の凹みの条件とＲＬＬ２－７変調方式におけるインダクティブヘッドの使用は技術的に一体不可分である。
したがって，かかる観点からも，当業者は，乙４５発明の凹みの条件を満たす磁気記録媒体を，インダクティブヘッドに代えてＭＲヘッドに適用することなど想到しないのであり，被告の主張は後知恵以外のなにものでもない。
d以上のとおり，本件発明２が前提とするシステムは，ＭＲヘッドを用いて再生する，磁気記録再生システムであるのに対し，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システムを前提とするから，乙４５発明は，本件発明２に対する引用発明としての適格を欠く。さらに，本件発明２と乙４５発明は，課題，着想（課題解決の方向付け），課題の解決手段及び効果のいずれも異なるから，当業者が乙４５発明を出発点として本件発明に容易に想到し得るものではない。また，磁気記録媒体ノイズの改良という，再生出力が大きく機器ノイズが小さいＭＲヘッドで顕在化した課題に想い至ることはなく，ましてや乙４５発明を出発点として，ＭＲヘッドを用いた場合の磁気記録媒体ノイズの改良という課題を解決する手段である本件発明２の構成を当業者が想到することはない。
(ｶ)乙４５文献には最小記録ｂｉｔ長と凹みの深さとの関係の開示がない
こと
乙４５文献には，本件発明２の「最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下」という構成が記載されておらず，被告はこの点を相違点としていない（相違点（ｂ））。しかしながら，乙４５文献には，最短記録波長１μｍ以下のＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式において，５０ｎｍ以上の深さを有する凹みが１０個／４６２３７．５μ㎡以下であることを開示するだけで（乙４５・請求項１，【００１０】），最短記録波長の大きさ，及び，凹みの深さと凹みの密度との関係性について全く検討されていない。


したがって，当業者が，乙４５発明から，最小記録ｂｉｔ長と，磁性層表面の凹みの深さ及び凹みの密度との関係性に着目することはなく，いわんや最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下という構成に到達し得ない。また乙４５発明の課題は，ＲＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システムにおいて，実害に結びつく致命的エラーを改良した塗布型磁気記録媒体を提供することであり，本件発明２の課題（ＭＲヘッドを採用した記録再生システムにおいて，媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供すること）と全く異なっていることに鑑みれば，なおさら，乙４５発明から相違点（ｂ）の構成に到達することはない。
(ｷ)乙４５発明に乙４９～５２に記載の表面粗さを組み合わせられないこと乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したシステムにおける実害に結びつく致命的エラーの改良を課題とし，その課題を解決するために，磁性層表面の凹みの深さ，数，最大深さＲｖを一定の範囲内にする発明である（乙４５・請求項１，【０００８】，【０００９】）。しかしながら，乙４５文献には，磁気記録媒体の中心面平均粗さについて記載されておらず，それが乙４５発明の課題の解決に結びつくことの記載も示唆もない。したがって，乙４５発明において，当業者が磁気記録媒体の磁性層表面の中心面平均粗さを制御しようとする動機付けられることはない。
仮に，当業者が乙４５発明において磁性層表面の中心面平均粗さを制御しようと動機付けられたとしても，磁性層表面の中心面平均粗さは非磁性支持体，上層磁性層用塗料，下層非磁性層用塗料，粘度調整，塗布方法，硬化方法，カレンダ加工等の様々な条件に依存する。そして，これらの条件は乙４５文献の段落【００６２】～【００７８】で具体的に特定されている。したがって，互いに異なる製造条件で製造された磁気記録媒体において，乙４９～５２に記載された磁性層表面の中心面平均粗さを乙４５発明の磁気記録媒体の磁性層の中心面平均粗さにそのまま適用することはできない。また，仮に乙４５発明の磁性層表面の中心面平均粗さを変更するように製造条件を変更した場合，磁性層表面にある凹みの深さや数が変化してしまう。よって，乙４５発明の磁性層表面の凹みの条件はそのままで，乙４９～５２に記載された中心面平均粗さの数値だけを組み合わせることは不可能である。
また，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９～５２の記載に基づき，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好適であることは周知であったとはいえない。すなわち，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９～５２には，互いに異なる課題を解決できる磁気記録媒体や特有の構成を有する磁気記録媒体が開示され，それらの磁気記録媒体の磁性層表面の平均粗さが記載されている。したがって，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９～５２に記載の磁気記録媒体の表面の平均粗さだけを抜き出して，これらをひとくくりにして，１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが周知技術であると当業者が認識することはなく，また，これを乙４５発明に適用しようとすることもない。
以上のとおりであるから，乙４５発明において，磁気記録媒体の磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることは容易に想到し得ない。
(ｸ)小括
以上から，①乙４５文献は，「磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下」との構成を開示しておらず，また，②当業者が，乙４５において磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることを想到することもない。さらに，③当業者は，乙４５の磁気記録媒体において，再生ヘッドとして，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式では用いられていないＭＲヘッドを適用することは想到し得ない。
したがって，本件発明２は，乙４５発明及び乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９～５２から容易に想到し得るものではない。イ磁気テープ１及び磁気テープ３に基づく進歩性欠如（無効理由２－２）
（争点７－２）
（被告らの主張）
(ｱ)磁気テープ１による引用発明３の実施
磁気テープカートリッジ「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ１）は，本件特許１の優先日よりも前の平成８年頃に被告から発売された，磁気テープの規格である「DigitalDataStorage   3」（ＤＤＳ３規格）に準拠する，データ記録用の磁気テープカートリッジである（乙５８，６１）。磁気テープ１は，磁性の上層，非磁性の下層，非磁性のベースフィルム及びバックコート層の４層からなる。磁性の上層が存在する側を上側とした場合，各層の順序は，①上層，②下層，③ベースフィルム，④バックコート層の順となる（乙６１）。磁性の上層は磁性粉末及び結合剤からなり，非磁性の下層は非磁性粉末及び結合剤からなる。上層に含まれる磁性粉末は強磁性金属粉末である。
磁気テープ１は，ＤＤＳ３規格に準拠する磁気テープドライブでの記録・再生に対応するものであったところ，ＤＤＳ３規格においては，最短記録ｂｉｔ長は０．１６６６μｍ（＝１６６．６ｎｍ）であった（乙６２）。
「ＤＧＤ１２５Ｐ」（ロット番号：Ｃ４４１８２８。平成１０年１１月２８日製造）の磁気テープから切り出したサンプルについて，被告の委託に基づき，米国の測定機関（AdvancedSurfaceMicroscopy,   Inc.）が，平成２８年１０月から１１月にかけて，DigitalInstruments社のNanoScopeIII原子間力顕微鏡を用いて，磁性層表面における１００μｍ×１００μｍ（＝１００００μ㎡）の領域内における深さ５５．５ｎｍ（＝１６６．６ｎｍの３分の１）以上の穴の数及び中心線平均表面粗さＲａを測定したところ，測定結果（乙６３）は，いずれのサンプルについても，穴の数は１００個以下であり，また，Ｒａは１．０～６．０ｎｍの範囲内であった。磁気テープ１は，磁気誘導ヘッドを使用するドライブを使用して再生することが可能なものであった。


以上のとおり，磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長１６６．６ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号を磁気誘導ヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と強磁性金属粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する５５．５ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であり，かつ前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲である磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム（引用発明３）は，本件特許２の優先日前に公然実施されていた。
(ｲ)磁気テープ３による引用発明３の実施
被告は，未使用の「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ３）を用いて，磁性層表面の凹みの数及び平均中心粗さＳＲａの測定を行ったところ，引用発明３は，磁気テープ１のみならず，磁気テープ３においても公然実施されていたことが確認された。
磁気テープ３は，被告が製造したロット番号「Ｃ４４１２２８４」の磁気テープカートリッジであり磁気テープ１と同様，ＤＤＳ３規格に準拠している。磁気テープ３は，平成１０年４月２２日に製造され，未使用のまま保管されていた抜き取りサンプル以外の製品は，同月頃に出荷された。
被告は，平成１０年４月２２日に磁気テープ３を製造した後，これらを出荷する前に，その中から製品を一点抜き取り，抜き取りサンプルとして未使用のまま被告の倉庫に保管しており，今回の測定のため，平成２９年７月に上記抜き取りサンプルを倉庫から取り出し，テープカートリッジの状態のまま，米国の測定機関（AdvancedSurfaceMicroscopy,Inc.）に送付した。同測定機関は，被告から受領した磁気テープ３の抜き取りサンプルについて，カートリッジから磁気テープを引き出し，磁気テープ片を切り出した上で，平成２９年７月１８日から１９日にかけて，DigitalInstruments社のNanoScopeIII原子間力顕微鏡を用いて，当該サンプルの磁性層表面における１００μｍ×１００μｍ（＝１００００μ㎡）の領域内における深さ５５．５ｎｍ（＝１６６．６ｎｍの３分の１）以上の穴の数及び中心面平均粗さＲａを測定した。磁気テープ３は，磁性の上層，非磁性の下層，非磁性のベースフィルム及びバックコート層の４層からなる。磁性の上層が存在する側を上側とした場合，各層の順序は，①上層，②下層，③ベースフィルム，④バックコート層の順となる（乙６１）。
磁性の上層は磁性粉末及び結合剤からなり，非磁性の下層は非磁性粉末及び結合剤からなる。上層に含まれる磁性粉末は強磁性金属粉末である。
磁気テープ３は，ＤＤＳ３規格に準拠する磁気テープドライブでの記録・再生に対応するものであったところ，ＤＤＳ３規格においては，最短記録ｂｉｔ長は０．１６６６μｍ（＝１６６．６ｎｍ）であった（乙６２）。
磁気テープ３の磁性層表面における１００μｍ×１００μｍ（＝１００００μ㎡）の領域内における深さ５５．５ｎｍ（＝１６６．６ｎｍの３分の１）以上の穴の数は１２～２９個の範囲であり，また，中心面平均粗さＲａは４．１９１～５．３０７ｎｍの範囲であった。磁気テープ３は，ＤＤＳ３規格に準拠するものであったところ，ＤＤＳ３規格においては磁気誘導ヘッドが再生ヘッドとして採用されていた。以上のとおり，引用発明３は，磁気テープ１のみならず磁気テープ３においても公然実施されており，本件特許２の優先日前に公然実施されていた。
(ｳ)本件発明２－２と引用発明３の対比
本件発明２－２と引用発明３とを対比すると，一致点及び相違点は以下のとおりである。
a一致点
磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号を再生ヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であり，かつ前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム。
b相違点
①本件発明２－２では，磁気記録再生システムは磁気記録媒体に記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生するのに対し，引用発明３では，磁気誘導ヘッドを用いて再生する点。
②本件発明２－２では，強磁性粉末として六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用発明３では，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用している点。
(ｴ)相違点①②について
上記相違点①及び②については，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として六方晶フェライト粉末を使用すること，及び，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いることは，前記「第２」において挙げた公知文献（乙４６～４８，２４，２６ないし３１）に開示されており，本件特許２の優先日前より周知の技術であった。
また，ＭＲヘッドは，従来の誘導型磁気ヘッドと比較して，高い再生出力が得られやすく，高密度記録特性を向上させることができるという長所を有するものであり，このこともまた，当業者に周知であった（乙４６・２頁２欄４７行～３頁３欄７行，乙４７・３頁４欄１～５行，乙４８・２頁１欄４６行～２欄１行。その他の文献として，乙５３・３頁４欄１～１３行，乙５４・２頁１欄４４～４９行，乙５５・２頁１欄４７行～２欄２行）。したがって，当業者には，乙４５発明において，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いる動機付けが存在した。さらに，上記公知文献（乙４６～４８，２４，２６ないし３１）において，強磁性金属粉末及び六方晶フェライト粉末が並列的に挙げられていることからも明らかであるとおり，六方晶フェライト粉末は，磁気テープの磁性層に使用する強磁性粉末として，強磁性金属粉末に代替し得るものとして当業者に認識されていた。


したがって，引用発明３において，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として六方晶フェライト粉末を使用し，かつ，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いることは，当業者が容易になし得たことである。
(ｵ)以上のとおり，本件発明２－２と引用発明３の相違点に係る構成は，当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるから，本件発明２－２は引用発明３及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性を欠く。
そして，従属項である請求項２に記載された発明である本件発明２－２が進歩性を欠く以上，その独立項である請求項１に記載された発明である本件発明２－１もまた，進歩性を欠く。
したがって，本件特許２には，進歩性欠如の無効理由が存在する。
（原告の主張）
(ｱ)引用発明３は，前記(6)ア（原告の主張）で詳述した磁気テープ１に係るものであり，争点６－１に対する反論で述べたのと同じ理由により，上記「引用発明３」の構成を有する磁気記録テープが，本件特許２の優先日前に公然実施されていたとはいえない。したがって，「引用発明３」は，特許法２９条１項２号に掲げる発明とはいえず，「引用発明３」に基づく進歩性欠如の主張は失当である。
仮に，この点をおくとしても，本件発明２－１及び２－２は，「引用発明３」及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえないから，いずれにしろ，被告の主張は誤りである。(ｲ)相違点①に係る本件発明２－２の構成の非容易想到性被告は，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いることは本件特許２の優先日前より周知の技術であり，ＭＲヘッドは，従来のインダクティブヘッドと比較して，高い再生出力が得られやすく，高密度記録特性を向上させることができるという長所を有するものであることも当業者に周知であったから，当業者には，引用発明３において再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いる動機付けが存在したと主張する。しかしながら，引用発明３の再生ヘッドとして，インダクティブヘッドに代えて，ＭＲヘッド（磁気抵抗効果型磁気ヘッド）を用いることが容易に想到し得ないことは，前記ア（原告の主張）のとおりである。また，磁気テープの規格であるＤＤＳ３とインダクティブヘッドとは技術的に一体不可分の関係にあるという開発経緯に鑑みても，インダクティブヘッドを，ＤＤＳ３から切り離して他のヘッドに置き換えることに当業者が動機づけられることはない（前記(6)ア（原告の主張））。さらに，静電気に対する耐性の問題が存しないインダクティブヘッドを，静電気に対する耐性が低く，容易に静電破壊を起こしてしまうという問題点があるＭＲヘッドに敢えて置き換えることに当業者を容易に想到するとは言えず，むしろ阻害事由があると言わざるを得ないからである（同上）。
また，インダクティブヘッドをＭＲヘッドに置き換えることを容易に想到しえないことは，引用発明３が，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用していること（相違点②）からもいうことができる。強磁性金属粉末は，静電気破壊を引き起こす原因となるものであるところ，ＭＲヘッドは静電気に弱いのであるから，引用発明３に接した当業者が，インダクティブヘッドをＭＲヘッドに変更することに動機付けられることはなく，むしろ阻害事由があるということができるからである（同上）。(ｳ)相違点②に係る本件発明２－２の構成の非容易想到性被告は，引用発明３において，強磁性金属粉末に代えて，六方晶フェライト粉末を使用することは，当業者が容易になし得たことであると主張するが，被告の主張が失当であることは，前記(6)ア（原告の主張）において，すでに述べたとおりである。すなわち，公用発明である引用発明３が使用していた強磁性金属粉末を，別の粉末本に置き換えることには，強い動機付けが必要とされるべきであるところ，被告が提出した多数の公知文献においても，引用発明３の強磁性金属粉末を六方晶フェライト粉末に変更することの動機付けを当業者に与える記載や示唆は見られない。また，磁気テープの規格であるＤＤＳ３と金属粉末塗布テープとは一体不可分の関係にあるから，ＤＤＳ３のために開発された金属粉末塗布テープを，ＤＤＳ３から切り離して他の強磁性粉末を塗布したテープに置き換えることを当業者が動機づけられることはない。よって，周知技術を引用発明３に適用することにより本件発明２－２に係る相違点②の構成が得られるとの被告の主張は誤りである。(ｴ)以上のように，本件発明２－２及びその独立項である本件発明２－１は，引用発明３及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。よって，本件発明２－１及び２－２は，引用発明３及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものであるとの被告による進歩性欠如の主張は失当である。
ウサポート要件違反（無効理由２－３）（争点７－３）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明２－１及び２－２は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではなく，また，当業者が出願時の技術常識に照らし上記各発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもないから，本件特許２はサポート要件違反（特許法３６条６項１号）の無効理由を有する。以下，詳述する。
(ｲ)本件明細書２には，実施例５～１５及び比較例４～１０について，ＳＮＲを測定した結果が記載されている（甲４・２５頁表２，２５頁３５行～２６頁１行）。しかしながら，本件発明２－１及び２－２における最小記録ｂｉｔ長の範囲は５０～５００ｎｍである（構成要件２Ａ）であるところ，上記実施例及び比較例は，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ又は１００ｎｍのいずれかの場合のみであり，最小記録ｂｉｔ長がそれ以外の値である場合（とりわけ，上限である５００ｎｍ及びその近傍である場合，並びに，下限である５０ｎｍ及びその近傍である場合）の実施例・比較例は存在しない。


また，上記実施例及び比較例においては，最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準が使用されている。すなわち，記録波長０．５５μｍ（＝最小記録ｂｉｔ長２７５ｎｍ）の場合にはＳＮＲ２５ｄＢ以上を，記録波長０．３μｍ（＝最小記録ｂｉｔ長１５０ｎｍ）の場合にはＳＮＲ２２ｄＢ以上を，記録波長０．２μｍ（＝最小記録ｂｉｔ長１００ｎｍ）の場合にはＳＮＲ１２ｄＢ以上を，それぞれ良好と見なしている（甲４・２４頁１８～２３行）。しかしながら，最長記録ｂｉｔ長がそれ以外の値である場合（とりわけ，上限である５００ｎｍである場合及び下限である５０ｎｍである場合）については，本件明細書２には，そもそも合否の判定基準が記載されていない。最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ及び１００ｎｍの場合に，それぞれ異なる合否の判定基準を用いている以上，５０ｎｍや５００ｎｍの場合にも上記と異なる合否の判定基準を用いることになると推測されるが，その具体的な数値を算出する手掛かりとなる記載は，本件明細書２には一切存在しない。したがって，それらの場合に，ＳＮＲがいかなる値であれば良好と見なされ，いかなる値であれば不良と見なされるのか，本件明細書２の記載からは全く不明である。
(ｳ)そもそも，最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いる根拠が不明であると言わざるを得ない。上記実施例及び比較例においては，最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いているため，本来はより良好であるはずのＳＮＲの値が大きい例が不良とみなされ，ＳＮＲの値が小さい例が良好と見なされるという逆転現象が生じてしまっている。例えば，比較例４は実施例１１よりもＳＮＲの値が大きいにも関わらず，比較例４は不良と見なされ，実施例１１は良好と見なされている。また，比較例４～８は実施例１４・１５よりもＳＮＲの値が大きいにも関わらず，比較例４～８は不良と見なされ，実施例１４・１５は良好と見なされている。
上記の実施例及び比較例の評価結果からは，本件発明２－１及び２－２の構成要件に規定されているパラメータと，ＳＮＲとの間に，前者が構成要件の規定する数値範囲内であれば後者は良好であり，前者が数値範囲外であれば後者は不良である，という相関関係を見出すことができないことは明らかである。そうであるにもかかわらず，本件明細書２は，最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いることで，あたかも，上記のような相関関係が存在するかのように見せかけているにすぎない。
(ｴ)以上のとおり，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ又は１００ｎｍのいずれの値でもない場合（とりわけ，上限である５００ｎｍ及びその近傍である場合，並びに，下限である５０ｎｍ及びその近傍である場合）の実施例・比較例が存在せず，また，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ又は１００ｎｍの場合であっても前述したような逆転現象が生じていることから，本件明細書２の記載に接した当業者は，本件発明２－１及び２－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。また，出願時の技術常識に照らしても，当業者は，本件発明２－１及び２－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。したがって，本件発明２－１及び２－２は，発明の詳細な説明に記載した発明ではなく，本件特許２にはサポート要件違反の無効理由が存在する。
（原告の主張）
(ｱ)当業者は，技術常識，及び実施例等の記載を含む本件明細書２の発明の詳細な説明から，本件発明２の課題を解決できると認識できる。また，磁気記録媒体の技術分野において，記録波長（最小記録ｂｉｔ長）毎に異なる出力基準又はＳＮＲ基準を設けることは，磁気記録媒体の性能を正しく評価するために必要であり，一般的に行われていることである。よって，本件特許２はサポート要件を満たすものである。以下，その理由を述べる。
(ｲ)最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる判定基準が設けられること本件明細書２の記載によれば，本件発明２は，磁性層表面上に所定の深さ以上の凹み部分があると，ＭＲヘッドと磁気テープ表面との距離が増大し，その凹み部分でスペーシングロス（後述）が増大して部分的な出力の低下が起こると考えられ，最小記録ｂｉｔ長とスペーシングロスに基づくノイズとの関係について研究を進め，ＭＲヘッドを用いたときにノイズを低下させることができる凹みの深さ，凹みの密度，中心面平均粗さを見出した発明である（甲４・段落【００１０】～【００１３】）。本件特許２の磁気記録媒体の技術分野において，記録波長（最小記録ｂｉｔ長）毎に異なる出力基準又はＳＮＲ基準を設けることは，磁気記録媒体の性能を正しく評価するために必要なことなのである。実際，磁気記録媒体の発明が記載された多くの特許公開公報において，磁気記録媒体の再生出力やＳＮＲを評価する際，記録波長毎に異なる出力基準又はＳＮＲ基準が設けられ，当該基準に基づいて実施例・比較例の相対的評価がなされている（甲４３～４５）。
以上述べたとおり，本件特許２の優先日当時，磁気記録媒体の技術分野において，記録波長（最小記録ｂｉｔ長）毎に異なる出力基準又はＳＮＲ基準を設けることは，磁気記録媒体の性能を正しく評価するために必要であり，また一般的に行われていることである。よって，本件明細書２の発明の詳細な説明において，記録波長ごとに異なる基準を設けているからサポート要件違反であるという被告主張は失当である。(ｳ)３つの最小記録ｂｉｔ長の実施例等を含む発明の詳細な説明の記載か
ら本件発明２の課題を解決できると認識できること


前記(ｲ)のとおり，本件明細書２の発明の詳細な説明には，本件発明２が，磁性層表面上に所定の深さ以上の凹み部分でスペーシングロスが増大して部分的な出力の低下が生じることの発見に基づき，ＭＲヘッドを用いたときにノイズを低下させることができる凹みの深さ，凹みの密度，中心面平均粗さを見出した発明であることが記載されている。また，最小記録ｂｉｔ長（記録波長）が短くなれば出力及びＳＮＲが低下し，最小記録ｂｉｔ長（記録波長）が長くなれば出力及びＳＮＲが向上することが技術常識として知られている。したがって，このような技術常識，及び本件明細書２の２７５ｎｍ，１５０ｎｍ及び１００ｎｍの３つの記録波長における実施例及び比較例のＳＮＲの測定結果を含む発明の詳細な説明の記載に基づき，本件発明２のＭＲヘッドを採用した磁気記録再生システムは，最小記録ｂｉｔ長５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲において，媒体ノイズを著しく改良するという課題を解決できると認識されるのである（甲４・段落【０００５】）。
また，本件発明２のような磁気記録再生システムの発明において，あらゆる波長における判定基準を記載することは不可能である。仮にあらゆる波長における判定基準がなければサポート要件を満たさないということになれば，多くの磁気記録再生システム及び磁気記録媒体の発明がサポート要件欠如となり得，不合理と言わざるを得ない。実際，記録波長（最小記録ｂｉｔ長）が１つだけの実施例で，磁気記録媒体の出力を評価している特許公報が多数存在する（甲４６ないし４８）。
(ｴ)小括
以上に述べたとおり，当業者は，技術常識及び本件明細書２の発明の詳細な説明から，本件発明２の課題を解決できると認識できる。また，あらゆる波長における判定基準がなければサポート要件を満たさないということになれば，多くの磁気記録再生システム及び磁気記録媒体の発明がサポート要件欠如となり，不合理である。
よって，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ及び１００ｎｍ以外の値の実施例・比較例が存在しないから本件特許２がサポート要件を満たしていないとする被告主張は失当である。
エサポート要件違反（無効理由２－４）（争点７－４）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明２－１及び２－２は，磁気記録媒体の磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であることを要件とする（構成要件２Ｃ－１）。しかしながら，以下に述べるとおり，本件発明２－１及び２－２が最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目することの技術的意義は，全く不明である。したがって，本件特許２の明細書（本件明細書２）の記載に接した当業者は，本件発明２－１及び２－２が発明の課題を解決すると認識することはできず，また，出願時の技術常識に照らしても，当業者は，本件発明２－１及び２－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。
したがって，本件発明２－１及び２－２は，発明の詳細な説明に記載した発明ではなく，本件特許２にはサポート要件違反の無効理由が存在する。
(ｲ)本件発明２－１及び２－２が最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目することの技術的意義について，本件明細書２の段落【００１１】にのみ記載があるが，かかる記載のみでは，磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの個数に着目し，これを制御することが，本件明細書２に記載されているような作用効果を本当に奏するものであるか否か，当業者は到底理解することができない。
また，磁性層表面に存在する凹みの「数」に着目し，その数が１００個／１００００μ㎡以下かそうでないかを問題にすることの技術的意義も不明である。仮に，磁性層表面の，ある特定の深さを有する凹みの存在がノイズに影響を与えるとしても，それは単純に凹みの「数」によって決まるものではなく，凹みの面積によっても影響を受けると推測されるが，凹みの面積といった要素を度外視し，単純に凹みの「数」のみで磁気テープの性能の良し悪しを決定することは不合理であり，その技術的意義は不明である。
(ｳ)この点，本件明細書２には，実施例５～１５及び比較例４～１０についてＳＮＲを測定した結果が記載されており，各実施例・比較例ごとに，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が記載されている（甲４・２５頁の表２）。しかしながら，前述のとおり，「１／３以上」という閾値の技術的意義，及び凹みの「数」を数えることの技術的意義が全く不明である以上，本件明細書２における上記の程度の開示では，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目する技術的意義を当業者が理解するには到底足りない。「１／３以上」という閾値については，そもそも，本件明細書２には，実施例５～１５及び比較例４～１０について，磁性層表面における凹みの総数や，それぞれの凹みの深さ，凹みの面積といった具体的な情報は一切記載されておらず，単に，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が記載されているにすぎない。本件明細書２に記載の実施例・比較例においては，「１／３以上」以外の閾値を用いた場合に，凹みの数とＳＮＲの合否との間に関係性を見出すことができるか否か，といった検証は全く行われていない。
また，凹みの「数」については，前述のとおり，仮に，磁性層表面の，ある特定の深さを有する凹みの存在がノイズに影響を与えるとしても，それは単純に凹みの「数」によって決まるものではなく，凹みの面積によっても影響を受けると推測されるところ，かかる凹みの面積が与える影響の有無については，本件明細書２に記載の実施例・比較例において何ら検証は行われていない。
さらに，上記実施例及び比較例においては，最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いているが，その根拠は不明であり，また，そこで用いている具体的な数字の根拠も不明である。
(ｴ)なお，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目する技術的意義が不明であることは，本件特許２の審査段階において，既に指摘されていた事項である。


すなわち，平成１７年８月２日付拒絶理由通知書（乙１６）において，審査官は，理由Ｃの（ｂ）として，数える対象となる凹みの深さを「最小記録ｂｉｔ長の１／３以上」のものとする理由（最小記録ｂｉｔ長を用いることの技術的意義，「１／３以上」に対する技術的意味及び臨界的意義）が著しく不明瞭である旨を指摘した。上記拒絶理由通知を受けて，出願人は平成１７年１０月１１日付で手続補正書（乙１７）及び意見書（乙１８）を提出した。理由Ｃの（ｂ）については，出願人は，磁気記録信号の深さを半円と仮定すると波長の１／４（ｂｉｔ長の１／２）の深さまでしか記録することはできないが，実際にはスペーシングロスの影響もあるため記録可能な深さは更に浅くなり，この点を踏まえて発明者らが検討を重ねた結果，最小記録ｂｉｔ長の１／３の深さで記録に対する影響が大きくなることが判明した，と述べた（乙１８・１３頁２６～末行）。しかしながら，審査官は，拒絶理由は依然として解消されていないとして，平成１８年１月２０日，拒絶査定をした（乙１９）。理由Ｃの（ｂ）については，審査官は，上記意見書における「磁気記録信号の深さを半円と仮定すると，波長の１／４（即ちｂｉｔ長の１／２）の深さまでしか記録することはできない」とする根拠が不明であること，及び，「本件発明者らが検討を重ねた結果，最小記録ｂｉｔ長の１／３の深さで記録に対する影響が大きくなることが判明した」とあるが，その裏付けとなる実験等が提示されていないことを指摘した（乙１９・２頁１０～１８行）。
そこで，出願人は拒絶査定不服審判を請求し（不服２００６－３４６６），平成１８年３月２７日付手続補正書（乙２０）で請求項の補正を行うとともに，同年５月１０日付手続補正書（乙２１）において審判請求の理由を述べた。その後，審査官は前置審査において拒絶査定を取り消し，特許査定をした（乙２２）。
(ｵ)しかしながら，上記手続補正書（乙２１）における，理由Ｃの（ｂ）についての出願人の説明は，技術的には完全に誤りである。すなわち，出願人は，乙２１の図１を用いて，磁気信号の波長とｂｉｔ長の関係について，記録波長λ＝２ビットであると説明する（乙２１・６頁８行～７頁１行，図１）が，図１のグラフにおける横軸は時間である。記録波長及びｂｉｔ長はいずれも物理的な長さであり，時間の長さではない。
次に，出願人の図２に関する説明（乙２１・７頁１行～８頁１行，図２）についても，図２のグラフがそもそも何を意味するのか，乙２１には明示されていないが，少なくとも，横軸は時間であり，また「Ｎ」「Ｓ」との記載から，縦軸は磁気の強度及び向きであると推測される。図２の横軸と縦軸とでは単位が異なるから，これを「半円」であると仮定するというのは意味不明である。出願人は，図２の縦軸及び横軸を，いずれも物理的な長さ（深さ）を意味すると理解している節があるが，図２をそのように理解する余地はない。また，磁気テープ上に磁気信号を記録することが可能な深さは，記録波長によって決まるものではない。磁気信号を記録可能な深さと記録波長との間に，前者が後者の１／４であるという関係性は存在しないのであり，出願人の上記説明は，根本的に誤っている。
さらに，出願人の図３に関する説明（乙２１・８頁３～９行）についても，ＥＣＭＡ規格におけるMissingPulseの定義が何故，記録再生特性の話と結び付くのか，出力が３５％未満になると何故，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の記録深さが損なわれるのか，仮にそうであるとして，そのことから何故，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みが記録再生特性に大きく影響するといえるのか，出願人の説明は度々大きく飛躍しており，完全に理解不能である。
（原告の主張）
(ｱ)サポート要件を満たすこと
本件明細書２の発明の詳細な説明には，本件発明２の課題について記載されており（段落【０００５】），本件発明２の課題は，ＭＲヘッドを採用した記録再生システムにおいて，媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供することである。当該課題を解決すべく，本件発明２の発明者は，媒体ノイズの発生原因について研究を進め，本件発明２を完成させた。この点について，本件明細書２（段落【００１０】ないし【００１３】）に記載のとおり，本件発明２の発明者は，磁性層表面上に所定深さ以上の凹み部分があると，ＭＲヘッドと磁気テープの接触条件が低下，すなわち，ＭＲヘッドと磁気テープ表面との距離が増大し，磁気テープ表面の凹み部分でスペーシングロスが増大して部分的な出力の低下が生じ，これが媒体ノイズ発生の原因となることを発見した。そこで，本件発明２の発明者は，最小記録ｂｉｔ長とスペーシングロスに基づく媒体ノイズとの関係についてさらに研究を進め，ＭＲヘッドを用いたときに媒体ノイズを低減させることができる凹みの深さ，凹みの数及び中心面平均粗さを見い出し，本件発明２を完成させたのである。


本件明細書２には，本件発明２の磁気記録再生システムに用いられる磁気記録媒体（以下「特許２磁気記録媒体」という）を構成する磁性層，非磁性層，バックコート層及び非磁性支持体，並びに，これらの層構成及び製造方法について詳細に記載されている。具体的には，本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「磁性層」の製造に用いることができる六方晶フェライト粉末，結合剤及びその他の添加剤等の材料や磁性層の特性について具体的に記載され（段落【００１７】～【００３７】），特許２磁気記録媒体の磁性層の製造に好ましい条件も記載されている。また，本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「非磁性層」に用いることができるカーボンブラック，非磁性粉末，結合剤の材料の材料について具体的に記載され（段落【００３８】～【００５０】），特許２磁気記録媒体の非磁性層の製造に好ましい条件も記載されている。さらに，本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「バックコート層」に用いることができるカーボンブラックや結合剤の含有量，粒径，その他の添加物について具体的に記載され（段落【００５１】～【００５６】），特許２磁気記録媒体のバックコート層の製造に好ましい条件も記載されている。また，本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「非磁性支持体」に用いることができる材料，表面粗さ，特性（熱収縮率，破断強度，弾性率，温度膨張係数等）について具体的に記載され（段落【００５７】～【００６０】），特許２磁気記録媒体の非磁性支持体の製造に好ましい条件も記載されている。さらに，特許２磁気記録媒体の「層構成」として各層の厚さについて具体的に記載され（段落【００６１】～【００６５】），特許２磁気記録媒体の層構成の好ましい構成も記載されている。また，特許２磁気記録媒体の「製造方法」として，各層の塗布手段，乾燥条件，平滑化処理が記載され（段落【００６６】～【００７３】），特許２磁気記録媒体の製造方法の好ましい条件も記載されている。さらに本件明細書２の実施例５～１５及び比較例４～１０には，磁性層，非磁性層及びバックコート層の製造方法が工程毎（磁性層，非磁性層用及びバックコート層用の塗料の調製工程，塗布工程，磁性層の配向工程，乾燥工程）に記載され（段落【００９２】～【０１０４】），このようにして得られた磁気記録媒体の凹み，表面粗さ及びＳＮＲが測定され，１００，１５０，２７５ｎｍという３種類の最小記録ｂｉｔ長において，特許２磁気記録媒体（実施例５～１５）が比較例４～１０の磁気記録媒体よりも優れたＳＮＲを示すことが測定結果に基づいて説明されている（段落【０１０５】～【０１０７】，表２）。以上のとおり，本件発明２は，ＭＲヘッドと磁気テープ表面との距離が増大し，その凹み部分でスペーシングロスが増大して部分的な出力の低下が媒体ノイズの原因であるという発見に基づき，「媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供する」という課題を解決するために必要な磁性層表面の凹みの深さ，凹みの数及び中心面平均粗さに着目し，１１個の実施例と７個の比較例の結果を踏まえ，それらを具体的な数値を以て特定した発明である。そして，本件明細書２は，特許２磁気記録媒体を得るための磁性層，非磁性層，バックコート層，非磁性支持体，層構成及び製造方法を具体的に記載し，それらの好ましい条件も記載した上で，実施例５～１５及び比較例４～１０が，特許発明２の磁気記録媒体がＭＲヘッドを採用した記録再生システムにおける媒体ノイズを減らすことを，測定結果を以て示している。
したがって，本件明細書２には，ＭＲヘッドを採用した記録再生システムにおいて媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供するという本件発明２の課題が解決できることを，当業者が認識できるように記載されているといえる。よって，本件特許２はサポート要件を満たすものである。
(ｲ)被告らの主張に対する反論
a本件発明２の磁気記録媒体の磁性層は，凹みの深さや数だけではなく，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲であることも構成要件として規定している。すなわち，本件発明２は，特定の深さの凹みの数のみならず，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａも特定しているのである。中心面平均粗さＳＲａは，測定領域においてある平面（「平均面」をいう。）の上下の体積が等しくなる場合，当該上下の部分（高い凸部分と低い凹部分）の総体積を測定面積で割った値である。したがって，被告がノイズに影響すると推測する「凹みの面積」すなわち「凹部の底面積」は中心面平均粗さＳＲａの値に影響を与えている。このように，本件発明２において，磁性層表面の凹部の底面積は，中心面平均粗さＳＲａによって評価されているのである。
また，中心面平均粗さＳＲａが本件発明２の課題を解決するための重要な構成要件であることは，本件明細書２における実施例と比較例との対比からも明らかである。具体的には，実施例８と比較例４の磁気記録媒体において，１００００μ㎡当たりの最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹み数はいずれも１００個以下であるが，実施例８のＳＲａは５．５ｎｍで本件発明２の技術的範囲内にあり，そのＳＮＲは良好（２８．１）である（段落【００８９，【０１０５】）のに対し，比較例４のＳＲａは６．５ｎｍで技術的範囲外であり，そのＳＮＲは２３．９であり良好といえない結果となっている（段落【０１０５】，表２）。同様に，実施例１１と比較例７の磁気記録媒体において，１００００μ㎡当たりの最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹み数はいずれも１００個以下であるが，実施例１１のＳＲａは５．９ｎｍで本件発明２の技術的範囲内にあり，そのＳＮＲは良好（２２．４）である（段落【００８９】）のに対し，比較例７のＳＲａは６．５ｎｍで技術的範囲外であり，そのＳＮＲは２０．９であり良好といえない結果となっている（段落【０１０５】，表２）。このように，本件明細書２には，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数だけでなく，中心面平均粗さＳＲａも本件発明２の構成要件を満たさなくては，媒体ノイズを十分に低く抑えることはできないことが説明されている。


以上のとおりであるから，磁性層表面に存在する凹みの「数」に着目し，その数が１０個／１００００μ㎡以下かどうかを問題とすることの技術的意義が不明であるとする被告らの主張は失当である。bまた，乙２１の図１については，「図１に示すように，記録波長λ＝２ビットである」と記載されているとおり（７／１４頁１行），同図１は磁気ヘッドが記録媒体から情報を再生する際，磁気ヘッドが磁気媒体から読み取る信号の波長（記録波長）が２ビットであることを説明した図である。この点，乙２１の図１の下側には，Ｎ   Ｓが１ビットと記載されており，また，同図の波形（波長を示すグラフ）の上部に「記録波長」，「←λ→」と記載されていることから，Ｎ    ＳとＳ   Ｎが２ビットであり，１記録波長（λ）が２ビットであることは明確である。また，「記録波長λ＝２ビット」であることは，「最小記録ｂｉｔ長とは，システムとして記録される信号の最短波長の１／２の長さを指」すとの本件明細書２の説明（段落【００１１】）とも合致する。
よって，乙２１の図１に基づく「記録波長λ＝２ビット」の説明に何ら誤りはなく，当業者や審査官は，同図の横軸の「時間」との表記は，正しくは「長さ」と表記されるべきこと（図２及び図３も同様である）を当然に理解する。
c次に，乙２１の図２については，乙２１に「磁気記録信号の深さ，つまり，下記図２の斜線部を半円と仮定すると，磁気信号を記録可能な深さは，波長の１／４（＝１／４λ）となる」と記載しているとおり（乙２１・７頁１行～２行），乙２１の図２は，斜線部を半円と仮定すると磁気信号を記録可能な深さは１／４λといえるとすることで，磁気信号を記録可能な深さは１／４λ程度であると考えられることを審査官に分かりやすく説明するために作成された図である。本件特許２の出願時において，記録可能な深さが１／４λ程度であるという考え方が存在したことは，被告による特許出願（特開２０００－２９８８２５号公報（甲４９）段落【００２３】）からも明らかである。したがって，乙２１の図２を用いて説明しようとした「磁気信号を記録可能な深さは，波長の１／４（＝１／４λ）と考えられる」ことに何ら誤りはない。
dまた，乙２１の図３は，記録深さ（１／２ｂｉｔ長（１／４λ））を前提とした場合，磁気記録媒体に記録された信号のうち１／３ｂｉｔ長の深さの信号が検出できない（失われる）と，出力が３５％未満に劣化し記録再生特性に悪影響を及ぼし得ることを説明したものである。そして，乙２１は，実際上，最少記録ビット長の１／３以上の深さを有する凹みの数がＳＮＲに大きく影響し，凹みの数が１００個／１００００μ平方メートルを超えると良好なＳＮＲが得られないことは，明細書中の比較例（比較例６，９，１０）に示されていることを説明している（９／１４頁１～４行）。
以上のとおり，乙２１の図３の記載は，最小記録ｂｉｔ長を以て凹みの深さを特定した本件発明２を技術的に説明したものである。e以上のとおり，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目する技術的意義が存在するように見せかけて特許査定を得たという被告らの主張は，失当である。
オ乙８８文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－５）（争点７－５）
（被告らの主張）
(ｱ)本件発明２－２は，本件特許２の優先日前である平成１３年５月１８日に公開された特開２００１－１３４９１９号公報（乙８８文献）に記載された発明（乙８８発明）及び特開２００１－８４５４９号公報（乙４５）に記載された発明（乙４５発明）を組み合わせることによって，当業者が容易に発明できたものであるから，進歩性を欠く。以下，詳述する。
(ｲ)乙８８文献の記載内容
乙８８文献には，磁気記録媒体に最短記録波長０．３μｍで磁気信号を記録し，該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上にカーボンブラックと結合剤とを含む非磁性層と六方晶形酸化鉄粉及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面の中心線平均粗さＲａが１～３ｎｍの範囲であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム（乙８８発明）が記載されている。
(ｳ)本件発明２－２と乙８８発明との一致点・相違点a最小記録ｂｉｔ長は最短記録波長の２分の１である（本件明細書２・段落【００１１】）から，最短記録波長が０．３μｍであるということは，最小記録ｂｉｔ長が０．１５μｍ（＝１５０ｎｍ）であることを意味する。
bカーボンブラックは，非磁性粉末である。
c「六方晶形酸化鉄」には，六方晶フェライトが含まれる。また，乙８８発明において，六方晶形酸化鉄紛は強磁性粉末として用いられるところ，強磁性粉末である六方晶形酸化鉄粉とは，六方晶フェライト粉末のことに他ならない。
d乙８８発明においては，磁性層表面の中心線平均表面粗さＲａを１～３ｎｍの範囲内とすることが好ましいとされている。ここで，磁性層表面の凹凸の程度が磁性層表面全体に渡って均一である場合には，中心線平均表面粗さと中心面平均粗さは，基本的に同一の値になると考えられる。したがって，磁性層表面の中心線平均粗さＲａを１～３ｎｍの範囲内とすることが好ましいことが開示されているのであれば，中心面平均粗さＳＲａを１～３ｎｍの範囲内とすることが好ましいこともまた，実質的に開示されているということができる。なお，磁気テープにおいて，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好ましいこと自体は，本件特許２の優先日前より当業者に周知であった。
eしたがって，本件発明２－２と乙８８発明との一致点・相違点は，以下のとおりである。
(a)一致点


磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム。
(b)相違点
本件発明２－２では，磁気記録媒体の磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であるのに対し，乙８８発明では，かかる凹みの数が不明である点。
f相違点についての判断
乙４５文献には，磁気テープに最短波長１μｍ以下で磁気信号を記録する磁気記録再生システムであって，前記磁気テープは，非磁性支持体上にカーボンブラック及び結合剤とを含む非磁性層と六方晶形板状微粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，かつ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下である，磁気記録再生システム（乙４５発明）が開示されている。ここで，乙８８発明と乙４５発明は，磁気テープに最短波長１μｍ以下で磁気信号を記録する磁気記録再生システムである点，及び，非磁性支持体上にカーボンブラック及び結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有する点において共通している。
また，乙４５文献においては，ヘッドと磁気テープの接触条件の低下により，ある深さ以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間的に出力低下が発生し，これがエラー発生の原因の一つとなっていることが予想されている（３頁３欄３７行～３頁４欄７行）。そして，乙４５発明は，かかる課題を，磁性層表面に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数を１０個／４６２３７．５μ㎡以下とし，かつ，最大深さＲｖを１００ｎｍ以下とすることで解決するものである。他方，乙８８発明は，記録波長を短くしたシステムについての発明であるところ，このような記録波長の短い磁気記録再生システムにおいて，磁気記録媒体と再生ヘッドとの間隔が再生出力の低下（スペーシングロス）として現われ，磁気記録媒体と再生ヘッドとの間隔が広がるほどスペーシングロスが増大することは，原告も自認するとおり，本件特許２の優先日当時，当業者が誰でも知っている技術常識であった（甲４１）。実際，乙８８発明を開示する乙８８文献においても，スペーシングロスの問題は認識されている（３頁４欄２７～３０行，４頁５欄２５～２７行）。したがって，乙８８発明に接した当業者には，乙４５文献に記載されているとおり，ヘッドと磁気テープの接触条件の低下により，ある深さ以上の凹みでスペーシングロスが増大して瞬間的に出力低下が発生することを防止するために，かかる凹みの数を制御する動機付けが存在した。
なお，乙８８文献には，スペーシングロスを少なくする具体的な方法が開示されている（３頁４欄３０～３７行）が，これは，スペーシングロスの問題を完全に解決することを必ずしも意味するものではなく，乙４５文献に記載されているような，一定以上の深さを有する凹みの数を制御することによってスペーシングロスをさらに少なくすることを排除するものではないことは明らかである。
さらに，乙４５文献は，ヘッドの種類について特に限定していない。また，ある深さ以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間的に出力低下が発生するという問題は，ＭＲヘッドを再生ヘッドとして用いた場合にも発生する問題である。したがって，乙８８発明がＭＲヘッドを再生ヘッドとして用いる磁気記録再生システムに係る発明であることは，乙８８発明に，乙４５発明を組み合わせることを，何ら阻害するものではない。
したがって，乙８８発明に乙４５発明を組み合わせ，乙８８発明において，磁性層表面に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数を１０個／４６２３７．５μ㎡以下とし，かつ，最大深さＲｖを１００ｎｍ以下とすることは，当業者が容易になし得ることである。この，乙８８発明に乙４５発明を組み合わせた発明においては，最小記録ｂｉｔ長は１５０ｎｍであり，その１／３は５０ｎｍであるから，当該発明においては，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数は１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，したがって，１００個／１００００μ㎡以下である。
したがって，乙８８発明に乙４５発明を組み合わせた上記発明は，本件発明２－２に他ならない。
g以上のとおり，本件発明２－２は乙８８発明に乙４５発明を組み合わせることで，当業者が容易に発明できたものであるから，進歩性を欠く。したがって，本件発明２－１も進歩性を欠く。
（原告の主張）
(ｱ)本件発明２と乙８８文献に記載の発明の一致点及び相違点の正しい認定
a被告らの認定する乙８８発明は誤っていること


被告らの認定する乙８８発明は，乙８８文献の記載の中から，互いに相容れない記載を合体させたものであり，乙８８文献に記載された発明（以下「乙８８に記載の発明」という。）とはいえない。具体的には，乙８８発明の「最短記録波長０．３μｍで磁気信号を記録する」という構成は，乙８８文献の【従来技術】の欄に記載された，「ＤＤＳ３の最短記録波長０．３μｍ程度」との記載に基づくものであるのに対し（乙８８【０００２】），それ以外の構成（「該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する」こと，「非磁性支持体上にカーボンブラックと結合剤とを含む非磁性層と六方晶系酸化鉄粉及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有する」こと，「磁性層表面の中心線平均粗さＲａが１～３ｎｍの範囲である」こと）は，乙８８文献において従来技術に存在した課題を解決するための手段として記載された構成である。このように，乙８８発明は，従来技術として記載されたＤＤＳ３の最短記録波長の０．３μｍ程度という構成と，かかる構成が抱える課題を解決する手段として開示された構成とを組み合わせたものであり，このような発明は乙８８文献には記載されていない。しかも，ＤＤＳ３はインダクティブヘッドを再生ヘッドに用いるシステムであるから，これを乙８８発明のように，ＭＲヘッドを用いて再生しようと当業者が想到することはない。したがって，かかる意味においても，被告らの主張する乙８８発明は，乙８８文献に記載された発明であるとは到底いえない。
b本件発明２と乙８８に記載の発明との対比
本件発明２と乙８８に記載の発明とを対比すると，少なくとも以下の点で相違する。
(a)相違点１
本件発明２では，磁気記録媒体の磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であるのに対し，乙８８に記載の発明では，係る凹みの数が不明である点。
(b)相違点２
本件発明２では，ＭＲヘッドを用いる再生システムを前提に最小記録ビット長が５０～５００ｎｍで磁気信号を記録するのに対し，乙８８に記載の発明では磁気信号の記録に関する開示がない点。なお，乙８８文献の【従来技術】の欄には，「ＤＤＳ３の最短記録波長は０．３μｍ程度である」との記載はあるが，ＤＤＳ３は再生ヘッドにインダクティブヘッドを用いるシステムであり，乙８８に記載の発明が採用するＭＲヘッドを用いたシステムと異なる。したがって，乙８８に記載の発明として，「最短記録波長は０．３μｍ程度である」と認定することはできない。
(ｲ)相違点を克服できない理由
a相違点１について
(a)乙８８に記載の発明と乙４５発明の課題と着想は互いに全く異なるものであり，乙８８に記載の発明に乙４５発明を組み合わせることは容易に想到し得るものではない（なお，この理は，被告らの主張する乙８８発明に乙４５発明を組み合わせようとする場合にも，そのまま当てはまる。）。
(b)乙８８に記載の発明の課題，着想（課題解決の方向付け）及びそ
の課題解決手段
乙８８に記載の発明の課題は，媒体表面性の悪化及び信頼性の悪化を避け，かつ表面性が良好で，特に短波長領域での電磁変換特性が優れた磁気記録媒体を提供することである（乙８８・段落【００１５】）。このような課題に対して，乙８８に記載の発明は，ＭＲヘッドを用いたシステムにおいて，短波長領域で記録再生する高密度磁気記録媒体における磁性層とヘッドとの距離（スペーシング）及び磁性層から漏れる磁束密度のムラは，特に電磁変換特性を悪化させるという着想に基づき，磁性層の厚みの平均値及び標準偏差，及び磁性層の表面粗度Ｒａ等を特定した磁気記録媒体を提供するものである（乙８８・【請求項１】，段落【００１７】，【００１９】）。このように，乙８８に記載の発明は，磁性層とヘッドとの距離（スペーシング）と磁性層から漏れる磁束密度のムラが電磁変換特性に影響を与えるという着想に基づき，磁性層の厚み変動や表面粗度を一定範囲に制御した磁気記録媒体の発明であり，特にＭＲヘッドを用いたシステムにおいて優れた電磁変換特性及び信頼性を有する発明である。
(c)乙４５発明の課題，着想（課題解決の方向付け）及びその課題解
決手段
これに対して，乙４５発明は，ピークシフトの影響が大きいＲＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システムにおいて，瞬間的な出力低下と組み合わさることによって生じる実害に結びつく致命的エラーの改良という特有の課題を解決する手段として，①支持体上に強磁性粉末及び結合剤を主体とする磁性層が形成されてなる磁気記録媒体であって，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録再生システムに供されるものであり，②前記磁性層表面には５０ｎｍ以上の深さを有する凹みが１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，且つ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下であることを特徴とする磁気記録媒体を採用したものである。
(d)乙８８に記載の発明と乙４５発明との組み合わせ上記のように，乙８８に記載の発明と乙４５発明は課題，着想（課題解決の方向付け）及びその課題解決手段が全く異なる。すなわち，乙８８に記載の発明は，媒体表面性の悪化及び信頼性の悪化を避け，かつ表面性が良好で，特に短波長領域での電磁変換特性が優れた磁気記録媒体を提供することを課題とするのに対し，乙４５発明は，ピークシフトの影響が大きいＲＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システムという特別なシステムにおける，瞬間的な出力低下と組み合わさることによって生じる実害に結びつく致命的エラーの改良という特有の課題を解決する発明である。
また，乙８８に記載の発明は，スペーシング及び磁束密度のムラが電磁変換特性に影響を与えるという着想に基づくものであるのに対し，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式ではピークシフトの影響が大きくなり，瞬間的な出力低下と組み合わさることによって，ドロップアウトが生じるという着想に基づく発明であり，両者の課題解決を方向付ける着想も異なっている。


さらに，乙４５発明は，インダクティブヘッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システムにおいて生じる特有の課題を解決する発明である。すなわち，乙４５発明はインダクティブヘッドを採用したシステムが前提となった発明である。これに対して，乙８８に記載の発明はＭＲヘッドを用いたシステムにおいて優れた電磁変換特性及び信頼性を有する発明である（この点は被告らも争っていない）。したがって，当業者は，インダクティブヘッドを用いたシステムが前提であって，このようなシステムに特有の課題を解決できる乙４５発明を，ＭＲヘッドを用いたシステムである乙８８に記載の発明に組み合わせようと動機付けられることはない。以上に述べたとおりであるから，乙８８に記載の発明と乙４５発明を組み合わせることは当業者が容易に想到し得るものではない。(e)乙４５文献に記載された凹みの条件だけを取り出して乙８８に記
載の発明に組み合わせることはできないこと
乙４５発明において，ＲＬＬ２－７変調方式，及び，乙４５文献が前提とするインダクティブヘッドの採用と，乙４５発明が規定する上記の具体的な磁気記録媒体表面の凹みの条件とは，技術的に一体不可分である。したがって，当業者は，乙４５発明において，前提とするインダクティブヘッドを切り離して凹みの条件だけを取り出すことはそもそも不可能であり，さらに，インダクティブヘッドの採用を前提とした乙４５文献に記載の凹みの条件を，インダクティブヘッドではなくＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムである乙８８に記載の発明に適用することなどあり得ない。また，仮に，当業者が乙４５文献に記載された凹みの条件を乙８８に記載の発明に組み合わせようと動機付けられたとしても，被告らの主張は成り立たない。なぜなら，磁性層表面の凹みの深さや数は，非磁性支持体，磁性塗料，中間層塗料，塗布方法，電子線照射条件，カレンダー加工条件等の様々な製造条件に依存する（乙８８・段落【００６４】～【００８３】）。そして，これらの製造条件は，乙８８に記載の発明における磁性層表面の表面粗度Ｒａや磁性層の厚み変動にも影響を与える。すなわち，乙８８に記載の発明の磁性層表面の凹みの深さや数を調整すると，不可避的に，磁性層の表面粗度Ｒａや磁性層の厚み変動の値もそれに応じて変化することになる。したがって，互いに異なる製造条件で製造された磁気記録媒体である乙８８と乙４５の磁気記録媒体について，乙８８の磁気記録媒体の表面粗度Ｒａや磁性層の厚み変動を維持したまま，乙４５文献に記載された凹みの深さや数の値を抜き出して，乙８８の磁性層にそのまま組み合わせることはできない。
仮に，乙８８に記載の発明の磁性層表面に乙４５文献の凹みの条件を適用しようとする場合，乙８８に記載の発明の磁性層の表面粗度Ｒａや磁性層の厚み変動が変化してしまい，結局，乙８８に記載の発明の構成が特定できないこととなる。
以上のとおりであるから，乙４５文献に記載された凹みの条件だけを取り出し，さらに，乙８８に記載の発明の中心面平均粗さＲａや磁性層の厚み変動はそのままで，当該凹みの条件だけを組み合わせることには不可能である。
よって，乙８８に記載の発明に乙４５文献の磁性層表面の凹みの条件を組み合わせることは当業者が容易に想到し得ない。
b相違点２について
乙８８に記載の発明はＭＲヘッドを用いたシステムの発明であるところ，当業者が，インダクティブヘッドに比べて高い記録密度を実現できるＭＲヘッドを採用するシステムに，インダクティブヘッドを前提とする乙４５記載の発明の最小記録ｂｉｔ長の値をそのまま適用しようとはしないことは上述のとおりである。
したがって，乙８８に記載の発明に，最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録する構成を適用することは当業者が容易に想到し得るものではない。
(ｳ)本件発明２は顕著な作用効果を奏すること
本件発明２は，ＭＲヘッド搭載記録再生システム用に適した高いＳＮＲを実現できる（段落【００１８】）。具体的には，従来の磁気記録媒体を用いたシステムに比べて，本件発明２の磁気記録再生システムは最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍの範囲で当業者の予想を超えて高いＳＮＲを示していることは，本件明細書の表２のデータから明らかである。このように本件発明２は，当業者の予想を超える高いＳＮＲという顕著な効果を奏する発明である。
(ｴ)小括
以上に述べたとおり，被告らが乙８８文献から認定する乙８８発明は，乙８８文献の記載の中から被告らに都合のよいところだけをピックアップして合体させたものであり，正しく認定した発明とはいえないから，このような誤った認定である乙８８発明に基づく一致点及び相違点の認定も誤っている。そして，乙８８に記載された発明を正しく認定すると，本件発明２は乙８８に記載の発明と上記各相違点を克服することはできない。また，本件発明２は予想を超える顕著な作用効果を奏するものである。
よって，本件発明２は乙８８に記載の発明及び乙４５発明から容易に想到し得るものではない。
(8)争点８（本件特許２の請求項は●（省略）●に当たるか（権利濫用の成否））
（被告らの主張）
ア仮に，被告システムが本件発明２－１及び２－２の技術的範囲に属し，被告製品が間接侵害の要件を満たし，かつ，本件特許２に無効理由がないとしても，本件特許２の請求項１及び２は，原告ＡＰ－７５契約１条６項に規定する●（省略）●に該当する。
したがって，原告は，●（省略）●ところ，かかる原告が，被告らに対し，上記請求項に係る特許権に基づいて差止請求権及び損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用（民法１条３項）に該当し，許されない。以下，詳述する。
イ本件特許２の請求項１及び２が●（省略）●に該当することについて(ｱ)原告ＡＰ－７５契約に規定する●（省略）●とは，同契約１条６項に規定されるとおり，●（省略）●を意味する（乙１）。(ｲ)ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープにおいては，●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・１２．２）。また，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープの●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・Ｍ１．３．１）。したがって，仮に原告が主張するとおり，ＧＭＲヘッドが「ＭＲヘッド」に該当するのであれば，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステムは，構成要件２Ａを充足する。


(ｳ)ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープの層構成は，●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・９．１）。このうち，●（省略）●は非磁性の支持体であり，●（省略）●は非磁性層（非磁性の粉末を結合剤で固めたもの）である。また，●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・１０．１）。なお，バリウムフェライトは「六方晶フェライト」に含まれる。したがって，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステムは，構成要件２Ｂを充足する。
(ｴ)ＬＴＯ－７規格それ自体は，●（省略）●ものの，磁気テープがＬＴＯ－７規格に準拠するためには，●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・１０．８．１）。
他方，●（省略）●ところ，原告の磁気テープにおいて，磁性層表面に存在する●（省略）●以上の深さを有する凹みの数は，０～１個／１００００μ㎡である。
そうすると，●（省略）●という要件を満たすためには，磁性層表面に存在する●（省略）●以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡を超えてはならないことは明らかである。
したがって，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステムは，構成要件２Ｃ－１を充足する。
(ｵ)ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープの●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・９．１１．１．１）。
したがって，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステムは，構成要件２Ｃ－２を充足する。
(ｶ)また，以上に述べたところからすれば，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステムが，構成要件２Ｄ，２Ｅ及び２Ｆを充足することは明らかである。
(ｷ)以上より，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステムは，（仮に，原告が主張するとおり，ＧＭＲヘッドが「ＭＲヘッド」に該当するとすれば）本件発明２－１及び２－２の文言を全て充足するから，本件特許２の請求項１及び２は，●（省略）●に該当する。ウ以上のとおり，原告の主張を前提とした場合には，本件特許２の請求項１及び２は●（省略）●に該当する。したがって，原告は，●（省略）●（原告ＡＰ－７５契約８条２項）。また，被告ソニーは，●（省略）●（乙１０）。
しかしながら，原告は，●（省略）●ものである。このように，原告が一方で，●（省略）●ながら，他方で，●（省略）●である本件特許２の請求項１及び２に基づく特許権を被告らに対して行使し，差止請求権及び損害賠償請求権の行使を認めることは，権利の濫用（民法１条３項）に該当し，許されない。
（原告の主張）
ア以下のとおり，少なくとも本件特許２の構成要件２Ｂ及び２Ｃ－１は，●（省略）●ではなく，本件特許２の請求項１及び２は，●（省略）●には該当しない。また，米国ＩＴＣ手続のInitialDeterminationでは，本件特許２の対応米国特許について，●（省略）●ことを，被告ソニーは立証できていないと判示し，本件特許２の対応米国特許の各請求項の●（省略）●を否定している。そのことからも，本件特許２の請求項１及び請求項２が●（省略）●に該当しないことは明らかである。
イ構成要件２Ｂは●（省略）●ではない
ＬＴＯ－７仕様書の§9.1には，●（省略）●との記載があるのみであり，非磁性の●（省略）●を用いなければならないわけではなく，磁性の●（省略）●を用いることでも構わない。同様に，同§9.1には，●（省略）●について，●（省略）●との記載があるのみであり，●（省略）●が非磁性層でなければならないわけではなく，また，●（省略）●が非磁性粒子を含まなければならないわけでもない。したがって，被告らの主張は誤りである。
ウ構成要件２Ｃ－１は●（省略）●ではない
ＬＴＯ－７仕様書の§10.8.1に記載されているのは，磁気テープの●（省略）●だけであり，磁気テープの●（省略）●に影響するのは磁性層表面に存在する凹みの数だけではないのであるから，ＬＴＯ－７仕様書に規定された●（省略）●を満たすためには本件特許２の構成要件２Ｃ－１を実施しなければならないことにはならない。したがって，被告らの主張は誤りである。
エ米国ＩＴＣの判断
米国ＩＴＣ手続においても，被告らは，本訴訟における主張とほぼ同様の理由に基づいて，本件特許２に対応する米国特許（米国第６７６７６１２号の請求項１，２，４，５，７，９，１０及び１１）が●（省略）●である旨主張していたが，同手続のInitialDetermination（甲６０）において，被告らの主張を排斥する判断がなされている。
オ以上より，本件特許２の請求項１及び２は●（省略）●には該当せず，権利濫用の抗弁に関する被告らの主張に理由がないことは明らかである。(9)争点９（被告らに共同不法行為が成立するか）
（原告の主張）
ア本件期間①について
本件期間①における侵害行為は，被告ソニーと被告ＳＳＭＭによる共同不法行為であるから，原告が当該不法行為により被った損害について，被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，不真正連帯債務として，連帯して責任を負う。そのため，原告は，被告ソニー及び被告ＳＳＭＭに対して，本件期間１に被告ソニー及び被告ＳＳＭＭが得た利益の合計額について，連帯での損害賠償を請求することができる（特許法１０２条２項）。
イ本件期間②について
本件期間②における侵害行為は，被告ら三社による共同不法行為であるから，原告が当該不法行為により被った損害について，被告らは，不真正連帯債務として，連帯して責任を負う。
そのため，原告は，被告ら三社に対して，本件期間②に被告ら三社が得た利益の合計額について，連帯での損害賠償を請求することができる（特許法１０２条２項）。
ウ本件期間③について


本件期間③においては，商流から被告ソニーは外れたものの，被告ソニーは，主体的に侵害行為に関与しており，主観的関連共同性及び客観的関連共同性が認められる。したがって，本件期間③における侵害行為は，被告ら三社による共同不法行為であるから，原告が当該不法行為により被った損害について，被告らは，不真正連帯債務として，連帯して責任を負う。そのため，原告は，被告ら三社に対して，本件期間③に被告ら三社が得た利益の合計額について，連帯での損害賠償を請求することができる（特許法１０２条２項）。
（被告らの主張）
争う。
(10)争点１０（除却請求の当否）
（原告の主張）
原告は，被告自社製品の製造・販売等の差止めと併せて，特許法１００条２項に基づき，被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却も求める。
なお，被告らは，被告自社製品の製造設備が被告自社製品以外の磁気テープ製品の生産にも用いられているとして，その除却は認められないと主張する。しかしながら，被告自社製品の生産に用いる全ての製造設備が，被告自社製品以外の磁気テープ製品の生産に用いられていることについて，被告らは何の証拠も提出していない。したがって，被告らの主張は，根拠を欠き，失当であるとともに，かかる主張を証拠もなしに行うことは，時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
（被告らの主張）
原告は，差止請求に付帯して，被告自社製品の製造に用いる設備の除却も求めている。しかしながら，被告らが有する被告自社製品の生産設備は，被告自社製品以外の磁気テープ製品の生産にも用いられているから，裁判所が被告自社製品の生産設備の除却を命じた場合には，本件特許権１及び２の侵害を組成しない物の生産（換言すれば，本件特許権１及び２の侵害を構成しない生産行為）に用いる設備も除却されることになりかねず，不当である。したがって，被告自社製品の製造に用いる設備の除却は，認められないというべきである。また，本件特許権２については，被告らによる被告自社製品の生産行為については一切，間接侵害が成立しないから，なおさら，被告自社製品の製造に用いる設備の除却請求は認められないというべきである。このことは，Ｅ氏の陳述書（乙１０７）からも明らかである。すなわち，被告自社製品は，被告ＳＳＭＭが（住所は省略）に有する磁気テープ工場において生産されているところ，当該工場においては，被告自社製品が準拠するＬＴＯ－７規格よりも前の世代の規格（ＬＴＯＵｌｔｒｉｕｍ    １ないしＬＴＯＵｌｔｒｉｕｍ    ６）に準拠する磁気テープカートリッジも生産されており，これらの磁気テープカートリッジは被告自社製品と共通する生産設備を用いて生産されている。
なお，平成２９年度（平成２９年４月～平成３０年３月）に製造・販売された製品の数量は，ＬＴＯＵｌｔｒｉｕｍ    １ないしＬＴＯＵｌｔｒｉｕｍ６に準拠する磁気テープカートリッジが合計約●（省略）●巻であるのに対し，被告自社製品（海外輸出分・国内販売分を含む）は約●（省略）●巻に留まる。したがって，被告自社製品の製造に用いる設備の除却請求は認められない。なお，原告は，この点について，被告らの主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下を求めているが，被告らの主張は乙１０７により明確に裏付けられているから，この点について審理することは，訴訟の完結を遅延させるものではなく，原告の主張は失当である。
(11)争点１１（損害の有無及び額）
ア特許法１０２条２項の適用があるか（争点１１－１）
（原告の主張）
被告らの特許権侵害による原告の損害について，特許法１０２条２項が適用される。
被告らは，原告が本件発明を実施していないことを理由に，特許法１０２条２項は適用されない旨主張しているが，特許権者が特許発明を実施していない場合においても，「特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」には特許法１０２条２項が適用される。特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とするものではなく，特許権者が侵害品の競合品を製造販売している場合，特許法１０２条２項が適用される。この点，原告は，被告製品と同様にＬＴＯ－７に準拠する原告製品を販売しており，両製品は市場で競合しているから，原告が本件発明１を実施しているか否かを問わず，被告らによる特許権侵害行為がなければ原告が利益を得られたであろうという事情が存在し，特許法１０２条２項が適用される。原告製品が本件発明の実施品であるか否かは特許法１０２条２項の適用の有無とは全く関係がない。
（被告らの主張）
(ｱ)特許法１０２条２項の適用の前提としては，「特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」ことが必要である。
特許法１０２条２項による推定が認められるのは，侵害者が侵害品を販売したことによって，特許権者が自らの製品の販売の機会を失ったという因果関係が存在することが前提であり，それが上記の判断基準に端的に示されている。
(ｲ)原告は本件発明１を実施していない。
原告が製造・販売する，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカートリッジ（原告製品）について，被告らが株式会社三井化学分析センターに依頼して磁気テープのバックコート層のスペクトル密度を測定したところ，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は１０６，８００～１１１，６００ｎ㎥の範囲であり，構成要件１Ｃが規定する数値範囲の上限である８００００ｎ㎥を上回っていた（乙１１６，１１７）。また，米国ＩＴＣの調査手続きにおいても，２０１７年（平成２９年）９月１日付でなされた行政法判事による暫定的判断は，原告製品は「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥」の要件を満たさないと判断し，２０１８年（平成３０年）３月８日付でなされた米国ＩＴＣによる最終判断（乙１０４）も，行政法判事による上記判断を維持している。


このように，原告はそもそも本件発明１を実施していない。(ｳ)原告が本件発明１を実施していないことからも明らかなとおり，また後に詳述するとおり，そもそも本件発明１は被告製品の販売に何らの寄与もしていない。また，本件訴訟の経緯からも明らかなとおり，被告らは，ＬＴＯ－７規格に準拠するソニーブランドの磁気テープカートリッジとして，被告製品に代えて，本件発明１を回避した設計変更品を新たに販売する予定であるが，販売する製品を被告製品から設計変更品に切り替えたからといって，被告らのＬＴＯ－７規格製品のシェアが変わることもない。つまり，仮に被告製品が本件特許権１を侵害しているとしても，侵害の有無，あるいは被告製品から設計変更品に切り替わったことによって，原告製品の売上高，販売数などは全く影響を受けない。このような観点からは，被告製品の販売と原告の損害との間に因果関係があるとはいえず，「特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」とはいえない。(ｴ)よって，本件については，特許法１０２条２項の適用の前提を欠いており，原告の損害を推定するにあたって同項を適用することはできない。イ輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１－２）
（原告の主張）
被告ＯＥＭ製品の取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業者である被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭＳを介して海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益にも特許法１０２条２項の推定が及ぶことは明らかである。
(ｱ)取引形態１と２は，取引の実態としては，実質的に何ら異なるものではなく，取引形態１と同様に，取引形態２における被告らによる販売行為も，全て日本で行われた行為であると認定されるべきこと被告ＯＥＭ製品は，被告らが，ＨＰＥ及びQuantum（以下「本件ＯＥＭ供給先」という。）に対してのみ販売し，被告らが自ら市販することが一切予定されていない，いわゆるＯＥＭ製品である。製造した被告ＯＥＭ製品は，本件ＯＥＭ供給先に販売することしかできないのであるから，被告らは，販売可能な数量に限って，製造・輸出したはずである。言い換えれば，取引形態が①と②のいずれであるかにかかわらず，被告ソニー又は被告ＳＳＭＳは，無駄に多くの被告ＯＥＭ製品を製造してしまうことがないよう，本件ＯＥＭ供給先から現実に（直接に，あるいは海外販社を通じて）発注を受けた数量か，あるいは，近い将来発注を受けることが見込まれる数量の被告ＯＥＭ製品を，被告ＳＳＭＭに製造させたものと推察される。
そして，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳと本件ＯＥＭ供給先との間の契約は，継続的供給契約であり，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳは，本件ＯＥＭ供給先から，現に，継続的に発注を受けていたところ，その発注は，本件ＯＥＭ供給先から事前に（おそらく数ヶ月前に）被告ソニー及び被告ＳＳＭＳに提示された発注計画（見込値）を前提に行われ，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳにおいては，そのような発注計画に基づいて，納期遅延を起こさないよう必要な数量を輸出するなどして，被告ＯＥＭ製品の在庫管理を行っていたと推測される。
そうすると，取引形態１と２のいずれにおいても，被告ＯＥＭ製品が，継続的契約関係の下，本件ＯＥＭ供給先に販売されることが確実に予定される状況の下に製造され，輸出された点において何ら異なるものではないから，取引形態２における販売は，取引形態１と同様に，被告ＯＥＭ製品の製造や輸出を含む一連の行為の一環として，国内においてなされたものと評価されるべきである。取引形態２においても，当該被告ＯＥＭ製品の製造や輸出は，継続的供給契約に基づく発注計画を前提になされたものであり，その過程で一時的に国外倉庫に保管されているにすぎず，実質的には取引形態１と何ら変わりはない。
裁判例においても，日本企業である侵害者を売主とする海外顧客への輸出に伴う販売について，日本国内において「譲渡」が行われたと認定されている（大阪地裁平成２２年１月２８日判決，大阪地裁平成２４年３月２２日判決）。
(ｲ)被告ＳＳＭＭによる日本国内における製造・輸出行為と因果関係のある利益の額については，１０２条２項の推定が及ぶこと特許法１０２条２項は，「侵害の行為」の行為態様について何らの限定もしていないことからすれば，「侵害の行為」には，譲渡のみならず，製造や輸出が含まれることは当然である（甲Ａ１５）。また，特許法１０２条２項は，民法７０９条に基づいて認められるべき損害額の立証の困難性の軽減を図るものであるから，両者が同様の表現で定められていることにも照らせば，民法７０９条に基づいて算出すれば認められる損害の額については，当然に，特許法１０２条２項の推定を受けると解するのが相当であり，侵害者が，侵害の行為の対価として直接得た利益のみならず，侵害の行為と相当因果関係のある利益の額についても，特許権者と侵害者の実施状況や競業関係等により特許権者に損害（特許権者等の製品等の販売利益の減少等の逸失利益）が発生していることが推認される限り，特許法１０２条２項の適用を認めるのが相当である（甲Ａ１６）。


以上によれば，日本国内において，国外での販売を目的として「製造」した侵害品を「輸出」し，特許権者の製品と競合する国外市場でそれを販売した行為によって，侵害者が得た利益についても，１０２条２項の推定が及ばないとする理由はない。なぜなら，国外での販売目的で製造し輸出され，現に国外で販売されており，これにより特許権者の国外市場での利益が害されている以上，日本国内での「製造」や「輸出」という侵害行為と，国外で販売したことにより侵害者が得た利益（特許権者の被った損害）との間には相当因果関係が認められ，民法７０９条に基づく算定によれば，当該利益は特許権者の被った損害として認定されるものであり，その立証の困難性の軽減を図る特許法１０２条２項においても当然に推定が及ぶと解すべきであるからである（甲Ａ１７）。この理は，共同不法行為（民法７１９条）が成立する被告らにおいて妥当する。すなわち，被告ＳＳＭＭは，被告ソニーないし被告ＳＳＭＳと意を通じて，これらの指示に基づいて被告ＯＥＭ製品の製造，輸出を行っていたものと推察されるのであり，被告らは，同一企業グループに属する会社として，被告ＯＥＭ製品の製造，輸出，販売という一連の行為を共同で行っていたものであるから，共同で行われた国内における不法行為と，国内外における原告の損害との間には，相当因果関係が認められる。
（被告らの主張）
(ｱ)被告ＯＥＭ製品の取引形態２における商流を図示すると，以下のとおりである。
（平成２７年１２月～平成２９年３月）
被告ＳＳＭＭ（輸出）
→被告ＳＳＭＭ（海外で販売）→被告ソニー（海外で販売）→顧客
（平成２９年４月～平成２９年９月）
被告ＳＳＭＭ（輸出）
→被告ＳＳＭＭ（海外で販売）→被告ＳＳＭＳ（海外で販売）→被告
ソニー（海外で販売）→顧客
（平成２９年１０月以降）
被告ＳＳＭＭ（輸出）
→被告ＳＳＭＭ（海外で販売）→被告ＳＳＭＳ（海外で販売）→顧客被告ソニー（平成２９年１０月以降は被告ＳＳＭＳ）は，毎月，各ＯＥＭ顧客から月毎の発注内示（フォーキャスト）を受領し，被告ＳＳＭＭに提供した。被告ＳＳＭＭは，このフォーキャストと，海外倉庫における被告ＯＥＭ製品の在庫のバランスを考慮して，海外倉庫への被告ＯＥＭ製品の補充計画及び被告ＯＥＭ製品の生産計画を策定し，これらの計画に基づいて被告ＯＥＭ製品を生産するとともに，海外倉庫に輸送（輸出）して被告ＯＥＭ製品の在庫を補充していた。なお，被告ＯＥＭ製品の生産・補充計画の策定は被告ＳＳＭＭの責任において行われており，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳは，ＯＥＭ顧客から受領したフォーキャストを被告ＳＳＭＭに提供はしていたものの，被告ＯＥＭ製品の生産・補充計画の策定に関して被告ＳＳＭＭに対して指示を行う等の関与はしていなかった。
(ｲ)本件特許１の効力は，海外には及ばない（属地主義の原則）から，仮に，被告ＯＥＭ製品が本件発明１の技術的範囲に属し，かつ，本件特許１に無効理由が存在しないとしても，上記取引形態において，被告らが被告ＯＥＭ製品を海外で販売する行為は，本件特許権１の侵害行為には該当しない。
他方，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を日本国内から海外に輸出する行為それ自体は，本件特許権１を侵害する行為に該当するが，被告ＳＳＭＭは，被告ＯＥＭ製品を輸出する際，第三者に対して被告ＯＥＭ製品を販売しているわけではなく，被告ＳＳＭＭの所有のまま，被告ＯＥＭ製品の所在地を日本国内から海外に移動させているにすぎない。したがって，被告ＳＳＭＭは，被告ＯＥＭ製品の輸出行為それ自体によっては，何ら利益を受けていない。
したがって，被告らが取引形態２による被告ＯＥＭ製品の販売によりそれぞれ得た限界利益については，特許法１０２条２項の適用はない。(ｳ)原告は，被告ＳＳＭＭによる侵害行為たる製造・輸出行為と利益との間に因果関係がある以上，当該利益が海外での被告ＯＥＭ製品の販売により得られた利益であっても，特許法１０２条２項が定める「侵害の行為により利益を受けているとき」に該当する，と主張する。しかしながら，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外で販売する行為は，海外で行われた行為である以上，属地主義の原則により，本件特許権１の効力は及ばない。このような行為が介在することによって初めて，被告ＳＳＭＭは利益を得ている以上，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外で販売したことにより得た利益は，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品の製造・輸出行為「により」得た利益には該当しないというべきである。また，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外で販売したことにより，原告が海外市場における自己の製品の販売機会を喪失したとしても，かかる海外市場における販売機会の喪失は，日本国内にしか効力が及ばない本件特許権１によって回復されるべきものではない。なお，このように解したとしても，原告は，本件特許に対応する外国特許を取得した上でこれを被告ＳＳＭＭに対して行使することにより，当該外国における市場における自己の製品の販売機会を喪失したことによる損害の賠償を受けることができたのであるから，何ら不当な結果とはならない。むしろ，そのように解さないと，原告に対し，被告ＳＳＭＭの同一の行為に対して日本特許権及び外国特許権に基づく二重の損害賠償請求を認めることになりかねず，不当である。


仮に，属地主義の原則の問題を完全に度外視したとしても，ＯＥＭ顧客に対する被告ＯＥＭ製品の出荷は被告ＳＳＭＭの海外倉庫から行われており，被告ＳＳＭＭはＯＥＭ顧客から提供を受けたフォーキャストと，海外倉庫における被告ＯＥＭ製品の在庫のバランスを考慮して，被告ＯＥＭ製品の生産及び海外倉庫への被告ＯＥＭ製品の補充を行っていたものの，かかるフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致するとは限らず，被告ＳＳＭＭが海外倉庫において相当数の被告ＯＥＭ製品の在庫を抱える場合もあったから，被告ＯＥＭ製品を生産し，被告ＳＳＭＭの海外倉庫に補充する行為と，ＯＥＭ顧客からの受注に基づいて被告ＳＳＭＭの海外倉庫から被告ＯＥＭ製品を出荷する行為は一連の行為とはいえない。よって，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を製造・輸出する行為と，被告ＳＳＭＭが海外で被告ＯＥＭ製品を販売したことによる利益（及び，それ以降に被告ソニー又は被告ＳＳＭＳが被告ＯＥＭ製品を販売したことによる利益）との間には，相当因果関係は存在しない。
なお，原告が被告ＳＳＭＭに関して主張する「因果関係」論は，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳには，そもそも当てはまる余地がない。すなわち，上記取引形態２における被告ソニー及び被告ＳＳＭＳの行為は，海外で購入した被告ＯＥＭ製品を海外で他社に販売する行為のみであり，そこには，日本の特許の侵害行為であると評価する余地のある行為は存在しない。被告ＯＥＭ製品を製造しているのはあくまで被告ＳＳＭＭであり，かかる被告ＳＳＭＭの行為をもって，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳに何らかの本件特許を侵害する行為があったと評価する余地はない。結局，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳは，本件特許権の侵害行為を行っていないのであるから，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳが「侵害行為」により得た利益なるものを，そもそも観念する余地はない。特許法１０２条２項が適用されるためには，「特許権・・・を侵害した者（が）」「侵害の行為により」利益を受けたことを要するため，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳが得た利益について同条項を適用する余地はない。(ｴ)被告らによる被告ＯＥＭ製品の販売行為は日本国外で行われたものと
評価されること
取引形態２において，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を日本から輸出した行為については，日本国内で行われたと評価することができるが，他方，輸出され，日本国外に存在する被告ＯＥＭ製品を，被告ＳＳＭＭが被告ソニーまたは被告ＳＳＭＳに対して販売した行為については，販売行為の対象たる被告ＯＥＭ製品が既に日本国外に存在する以上，日本国外で行われたと評価されることは明らかである。被告らはいずれも日本法人であるが，日本法人の間で行われる物の売買であっても，その売買の過程において，売買の対象である被告ＯＥＭ製品は一貫して日本国外に存在したのであるから，かかる販売行為が日本国内で行われたと評価する余地はない。同様に，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳによる被告ＯＥＭ製品の販売行為（販売先は被告ソニー又は顧客）も，日本国外で行われたと評価されることは明らかである。
原告は，取引形態２における販売は，取引形態１と同様に，被告ＯＥＭ製品の製造や輸出を含む一連の行為の一環として，国内においてなされたものと評価されるべきである，と主張するが，取引形態１及び２は，被告らによる被告ＯＥＭ製品の販売行為が行われた時点で，被告ＯＥＭ製品が日本国内に存在するか，それとも日本国外に存在するかという点において，根本的に相違するから，取引形態１と２を同視することはできない。また，前記(ｳ)のとおり，被告ＳＳＭＭがＯＥＭ顧客から提供を受けたフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致するとは限らず，被告ＳＳＭＭが海外倉庫において相当数の被告ＯＥＭ製品の在庫を抱える場合もあったから，被告ＯＥＭ製品を生産し，被告ＳＳＭＭの海外倉庫に補充する行為と，ＯＥＭ顧客からの受注に基づいて被告ＳＳＭＭの海外倉庫から被告ＯＥＭ製品を出荷する行為は，相互に独立した別々の行為であって，これらを一連の行為として一体的に捉えることはできない。
被告らは，ＯＥＭ顧客からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品の海外倉庫からの出庫（海外倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発送，並びにＯＥＭ顧客に対する請求を，各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており，これらの個々の業務について，被告らから現地協力会社に対して個別的な指示が行われることは原則としてなかったものであり，これらの業務は全て，日本国内ではなく海外において行われたものである。
(ｵ)なお，判例・学説上は，日本国内から海外の顧客に対して侵害品を販売する行為によって得た利益について，特許法１０２条２項を適用することができるか否か，という論点が存在し，これを肯定した裁判例（大阪地裁平成２２年１月２８日判決）も存在するが，この裁判例に対しては，批判が多い。まして，そもそも本件は，日本国内から海外の顧客に対して侵害品を販売したという事案ではなく，海外の顧客への販売行為それ自体は完全に日本国外で行われており，ただ，当該製品が日本国内で製造され，海外に輸出されたものであるという事案であるから，特許法１０２条２項を適用する余地はないことは明らかである。
ウ限界利益額（争点１１－３）
（原告の主張）
(ｱ)被告らの開示に基づく被告らの利益額


平成２７年１２月～平成３０年６月（被告自社製品）又は同年９月（被告ＯＥＭ製品）までの各期間における被告らが被告製品の販売により得た利益額は，被告らの開示額を踏まえると，それぞれ別紙「原告主張：被告らの開示に基づく被告らの利益額（被告自社製品）」（被告三社における各売上高，仕入金額，物流費等を各侵害期間における被告製品の数量に応じて割り付けることで，各侵害期間の「利益の額」を算出した。）及び別紙「原告主張：被告らの開示に基づく被告らの利益額（被告ＯＥＭ製品）」のとおりである。
(ｲ)被告らの限界利益額
被告らは，限界利益の算出に当たって被告製品の売上高から人件費等の固定費を控除すべきと主張しているが，控除すべきではない。したがって，各侵害期間において被告らが被告製品を製造・販売等することにより受けた利益の額は，それぞれ別紙「原告主張：損害額（被告自社製品）」及び別紙「原告主張：損害額（被告ＯＥＭ製品）」の各「利益の額」欄記載の金額を下らない。
(ｳ)弁護士・弁理士費用
原告は，本件訴訟の遂行を原告代理人弁護士・弁理士に委任した。原告が本件訴訟において負担を余儀なくされた弁護士費用のうち，被告らの不法行為と相当因果関係のある額は，別紙「原告主張：損害額（被告自社製品）」及び「原告主張：損害額（被告ＯＥＭ製品）」の各「弁護士費用等」欄記載の金額（「利益の額」記載の金額の１０％）を下らない。
(ｴ)損害合計額
したがって，原告が被った損害合計額は，別紙「原告主張：損害額（被告自社製品）」及び別紙「原告主張：損害額（被告ＯＥＭ製品）」の各「合計額」欄記載のとおりである。
（被告らの主張）
争点１１－２のとおり，被告ＯＥＭ製品の取引形態２によって被告らが得た利益には特許法１０２条２項の推定が及ばないが，以下では，同利益についても主張する。
(ｱ)被告ソニーが得た利益について
a被告ソニーによる被告製品の販売巻数，売上高，仕入金額，物流費，ロイヤリティ，リベート及び限界利益額の四半期毎の合計を一覧にまとめたものが，別紙「被告ソニーの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被告ソニーの利益額（被告ＯＥＭ製品）」である（なお，被告らは，被告ソニーの被告自社製品に係る四半期毎の物流費及びそれを前提とした四半期毎の限界利益額については明示的に主張していないものの，被告ＳＳＭＭの被告自社製品に係る四半期毎の物流費について，四半期毎の販売巻数で案分した費用を主張していることから，同様に主張するものと解される。）。
bなお，上記別紙「被告ソニーの利益額（被告自社製品）」には，被告ソニーが平成２８年１月にOracleに有償で提供したサンプル（ＬＴＸ６０００Ｇ）●（省略）●巻，及び平成２８年５月にGoogleに有償で提供したサンプル（２０ＬＴＸ６０００ＧＬ）●（省略）●個（＝●（省略）●巻）の売上高及び仕入金額が計上されていない。Oracleに提供したサンプル●（省略）●個の売上高は●（省略）●円（＝●（省略）●米ドル）（乙１９１），仕入金額は●（省略）●円（乙１７６の最終行を参照）である。また，Googleに提供したサンプル●（省略）●巻の売上高は●（省略）●円（＝●（省略）●米ドル）（１９２），仕入金額は●（省略）●円（乙１７７の最終行を参照）である。これらを加えると，被告ソニーの被告自社製品の販売巻数は●（省略）●巻，売上高は●（省略）●円，仕入金額は●（省略）●円となる。以上より，被告ソニーが平成２７年１２月から平成２９年９月までの期間中に被告自社製品の販売により得た限界利益の額は，上記別紙該当欄の金額と異なり，以下のとおり，●（省略）●円となる。売上高●（省略）●円－（仕入金額●（省略）●円＋物流費●（省略）●円＋ロイヤリティ●（省略）●円）＝限界利益●（省略）●円c被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ－７５契約に基づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っていた。このロイヤリティについては，平成２８年３月までは，被告ソニーが最終的に負担していた。（なお，平成２８年４月以降は，被告ＳＳＭＭないし被告ＳＳＭＳが，被告ソニーに対してロイヤリティの額を償還していた。）。d被告ソニーは，被告ソニーが被告ＯＥＭ製品の商流に入っていた平成２９年９月までの間，取引形態２により販売した被告ＯＥＭ製品の数量に応じて，本件ＯＥＭ供給先（ＨＰＥ及びQuantum）に対してリベートを支払っていた（なお，平成２９年１０月以降は，被告ＳＳＭＳがリベートを支払っていた。）。このリベートは，実質的に販売代金の値引きであるため，限界利益額の算定に際し，売上高から控除される必要がある。その額は，別紙「被告ソニーの利益額（被告ＯＥＭ製品）」の該当欄記載のとおりである。
(ｲ)被告ＳＳＭＭが得た利益について
a被告ＳＳＭＭによる被告製品の販売巻数，売上高，生産費用（その内の人件費），物流費，ロイヤリティ及び限界利益額の四半期毎の合計を一覧にまとめたものが，別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告ＯＥＭ製品）」である。
bなお，平成３０年４～６月の間に被告ＳＳＭＭが被告ＳＳＭＳに販売した被告ＯＥＭ製品の巻数は，実際には●（省略）●巻であり，同期間中に被告ＳＳＭＳが販売した被告ＯＥＭ製品は●（省略）●巻である。残る●（省略）●巻は，被告ＳＳＭＳが社内で使用しており，他社に販売しなかったため，乙Ａ第４２号証には記載されていないが，上記別紙には算入している。


c変動費に該当するのは，直接材料費（テープの材料費等），人件費，エネルギー費（電気・ガス代等），設備費（ドライブ等の消耗品や設備のメンテナンス費用等），間接材料費（製造工程で消費されて最終製品には残らない材料費）及び業務委託料（派遣従業員の人件費）である。
なお，被告ＳＳＭＭは，全ての種類の被告ＯＥＭ製品の変動費を一元的に管理しているわけではないため，各被告ＯＥＭ製品について逐一，変動費の額を特定するのは容易ではない。そこで，被告ＯＥＭ製品の変動費については，便宜上，被告ＯＥＭ製品と同じくＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカートリッジである被告自社製品の変動費を用いた。なお，被告自社製品及び被告ＯＥＭ製品の変動費の額は概ね同じである。
原告は人件費を控除すべきではないと主張するが，被告ＳＳＭＭにおいてより多くの被告製品を製造するためには，製造に従事する人員がより多く必要となる。また，人件費は，超過勤務や深夜勤務に係る手当等を含むものであるところ，被告ＳＳＭＭにおいてより多くの被告製品を製造するためには，各人員の勤務時間もより多く必要となり，必然，各人員の超過勤務や深夜勤務の時間も増加し，その分，被告ＳＳＭＭによる手当の支払額も増加することになる。したがって，人件費は変動費として控除されるべきものである。
d上記変動費には，被告ＳＳＭＭが被告製品を出荷する際の物流費が含まれていない。各期間の物流費は別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告ＯＥＭ製品）」の「物流費」欄記載のとおり（被告自社製品については，原告主張と同様に，当該期間の販売巻数で按分した額とした。）。e被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ－７５契約に基づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っていた。また，被告ＳＳＭＭは，平成２８年４月から平成２９年３月まで，被告ソニーとの間の契約に基づき，被告ソニーがＴＰＣｓに対して支払ったロイヤリティの額を，被告ソニーに対して償還していた。
f以上より，被告ＳＳＭＭが平成２７年１２月から平成３０年５月までの期間中に被告製品の販売により得た限界利益の額は，別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告ＯＥＭ製品）」の「限界利益」「人件費を控除」欄記載のとおりとなる。。
(ｳ)被告ＳＳＭＳが得た利益について
a被告ＳＳＭＳによる被告製品の販売巻数，売上高，仕入金額，物流費，ロイヤリティ，リベート及び限界利益額の四半期毎の合計を一覧にまとめたものが，別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被告ＯＥＭ製品）」である（なお，被告らは，被告ＳＳＭＳの被告自社製品に係る四半期毎の物流費及びそれを前提とした四半期毎の限界利益額については明示的に主張していないものの，被告ＳＳＭＭの被告自社製品に係る四半期毎の物流費について，四半期毎の販売巻数で案分した費用を主張していることから，同様に主張するものと解される。）。
b被告ＳＳＭＳは，被告ソニーが被告製品の商流から外れた平成２９年１０月以降，被告製品を出荷する際，物流費を支出している。c被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ－７５契約に基づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っていた。また，平成２９年４月以降は，被告ＳＳＭＳが，被告ソニーとの間の契約に基づき，被告ソニーがＴＰＣｓに対して支払ったロイヤリティの額を，被告ソニーに対して償還していた。
d被告ＳＳＭＳは，平成２９年１０月以降，取引形態２により販売した被告ＯＥＭ製品の数量に応じて，本件ＯＥＭ供給先（ＨＰＥ及びQuantum）に対してリベートを支払っていた。このリベートは，実質的に販売代金の値引きであるため，限界利益額の算定に際し，売上高から控除される必要がある。その額は，別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被告ＯＥＭ製品）」の該当欄記載のとおりである。
エ推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１－４）
（被告らの主張）
(ｱ)本件特許１の寄与度について


被告製品は，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカートリッジであり，最大記録容量１５ＴＢ（非圧縮時は６ＴＢ）という大記録容量を実現し，かつ，データ転送速度が７５０ＭＢ／秒（非圧縮時は３００ＭＢ／秒）という高速のデータ転送速度を実現した磁気テープカートリッジである。被告製品を購入する顧客は，被告製品が上記のような大記録容量及び高速のデータ転送速度を実現した製品である点，及び，記録媒体としての磁気テープの利点（保存時において通電が不要である点等）に着目して被告製品を購入するものであり，これらの事情が，顧客による被告製品の購入の主要な動機となっている。他方，本件発明１は，バックコート層を有する磁気記録媒体では，製造過程で磁気記録媒体をロール状態で保存したり，製品化後磁気テープをリールハブに巻いた状態で保存すると，バックコート層の突起が磁性層表面に転写し，微小な凹みを形成する，いわゆる「裏写り」が発生し，この裏写りにより，電磁変換特性，特に，ＢＢ－ＳＮＲ及びＫ－ＳＮＲ（近傍ノイズ）が長期保存後や高温保存後に劣化するという問題が生じるという課題があったところ（本件明細書１・段落【０００６】），バックコート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）が８００００ｎ㎥を超えると磁性層表面への写りの影響が大きく，電磁変換特性低下の原因となることが見出されたことから，バックコート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）を８００００ｎ㎥以下とすることで，上記課題を解決するものである（本件明細書１・段落【００１７】）。換言すれば，本件発明１の効果は，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化を抑える，という点にある。しかしながら，後記(ｳ)のとおり，被告製品において，本件発明１の構成要件を充足することによって，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられているといった関係性が具体的に存在することを見出すことはできない。
また，仮に，被告製品において，本件発明１の構成要件を満たすことにより，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化が（いくばくかでも）抑えられている，という関係性が存在したとしても，後記(ｴ)のとおり，そのことは，顧客による被告製品の購入の動機となっているものではない。
以上のような事情を考慮すれば，仮に，被告製品が本件発明１の構成要件を充足しているとしても，そのことによる被告製品の売上への寄与は，全く存在しないか，仮に存在するとしても微々たるものにすぎないことは明らかである。したがって，被告製品の販売により被告らが受けた利益に対する，本特許発明１の寄与度は，大きく見積もっても１％を上回ることはないというべきである。
以上のとおり，特許法１０２条２項による推定は，少なくとも一部（９９％）覆滅される。
(ｲ)競合業者が被告らと原告のみであることについてＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカートリッジを製造販売している磁気テープカートリッジ事業者が被告らと原告のみであるとしても，そのことのみをもって，被告らが侵害品を製造販売等しなければ原告が侵害品と同数の原告製品を販売できた，という関係が存在しないことは明らかである。すなわち，仮に，被告製品が本件発明１の技術的範囲に属するものであり，被告らが被告製品を製造・販売しなかったとしても，代わりに，被告らが本件発明１の技術的範囲に属さない（具体的には，磁気テープのバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（以下「バックコートＰＳＤ」という。）が８００００ｎ㎥を上回る）磁気テープカートリッジ（以下「代替製品」という。）を製造・販売することができたのであれば，かかる代替製品の販売分については，原告は原告製品を販売することができなかったことは明らかである。したがって，単に，ＬＴＯ－７製品の市場において競合する会社が２社しかないことのみをもって特許法１０２条２項の推定を覆滅する事由が存在しないとする原告の主張は，同項を正しく理解しないものであり，失当であると言わざるを得ない。
(ｳ)被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないことaそもそも，バックコート層の磁性層への裏写りの有無及び程度は，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値（すなわち，バックコート層表面の凹凸の形状）によってのみ決まるものではなく，バックコート層及び磁性層表面を構成する素材などによっても影響を受けるものであり，むしろ，素材による影響の方が大きいということができる（磁性層表面が柔らかい素材であれば裏写りはしやすくなるし，硬い素材であれば裏写りはしにくくなる。）。この点，被告製品においては，磁性層を形成するに当たり，硬度の高い結合剤を使用し，さらに硬化処理を複数回行うことで，硬度の高い磁性層表面を形成しており，これにより，被告製品において裏写りは十分に抑制することができている。被告製品において，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥以下であることと，それによって，被告製品において長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられていることとの間に，具体的な因果関係を見出すことはできない。要するに，被告製品が，本件発明１の構成要件を充足しているとしても，それにより，本件発明１に係る作用効果の恩恵を被告製品が具体的に受けているといった事情は，何ら見出すことはできない。
bさらにいえば，本件発明１が規定する，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定条件・方法により値が大きく変動するものであり，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測定方法・条件によってはスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥以下であったり，８００００ｎ㎥を上回ったりするものである。そうであるにも関わらず，本件特許１のクレームには，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法・条件について特段の限定が存在せず，本件明細書１の記載を参酌したとしても，本件特許１において，スペクトル密度の測定方法・条件を一義的に確定することはできない。このように，測定方法・条件によって値が大きく変動するにも関わらず，その測定方法・条件を一義的に確定することができない「バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」について，被告製品のスペクトル密度をある特定の測定条件・方法で測定した場合に，その値が偶々，８００００ｎ㎥を下回っていたからといって，そのことと，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられていることとの間に，何らの因果関係も存在しないことは明らかである。したがって，被告製品が本件発明１の構成要件を充足していることは，被告製品の販売に対して，何ら具体的に寄与していない。


c本件明細書１に記載されている「磁気テープの電磁変換特性」とは，要するに，磁気テープにデータを書き込んだ直後に読み取りを行った場合に，ノイズやエラーがどの程度発生するか，ということを意味する。かかるノイズやエラーが少なければ，磁気テープの電磁変換特性は良好であるということになり，逆に，ノイズやエラーが多ければ，磁気テープの電磁変換特性は劣悪であるということになる。かかる観点からの磁気テープの性能が，磁気テープを長期間保存し，あるいは高温環境下で保存した場合に，保存前と比較してどの程度劣化しているか，ということが，本件発明１では問題となっているのである。実際，本件明細書１に記載の実施例及び比較例においても，電磁変換特性の測定は，初期状態のものと，６０℃，１０％で一週間保存後のものそれぞれについて，信号を記録し，その直後に当該信号を再生することによって行われている（本件明細書１・段落【０１１１】，【０１１２】）。
ここで注意すべきは，磁気テープに記録されたデータが，磁気テープの長期保存後や高温保存後に正しく読み取れるか否か，といったことは，本件明細書１の実施例では何ら問題とされておらず，かかる観点からの磁気テープの性能の向上は，本件明細書１に記載の実施例によって何ら裏付けられておらず，本件発明１の作用効果とはされていない，という点である。「長期保存」というと，あたかも，磁気テープに記録されたデータの長期保存性のことを問題にしているかのように聞こえるが，本件発明１において問題にしているのは，あくまで，磁気テープの電磁変換特性，すなわち，磁気テープにデータを書き込んだ直後に読み取りを行った場合にノイズやエラーがどの程度発生するか，という観点からの磁気テープの性能が，長期保存後や高温保存後にどの程度劣化するか，ということである。磁気テープに記録されたデータが，磁気テープの長期保存後や高温保存後に正しく読み取れるか否か，といったことは，本件明細書１に記載の実施例においては何ら検証されておらず，かかる観点からの磁気テープの性能の向上は，本件発明１の作用効果とはされていない。
この点，原告の主張からは，原告が，本件発明１の作用効果は情報（データ）の長期保存性の向上であると考えていることが窺えるが，原告は，本件発明１の作用効果を正しく理解していない。原告の主張は失当である。
したがって，被告製品において，本件発明１の構成要件を充足することによって，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられているといった関係性が存在することを見出すことはできない。換言すれば，被告製品は，本件発明１の作用効果を奏していない。
dまた，被告製品においては，磁性層を形成するに当たり，硬度の高い結合剤を使用し，さらに硬化処理を複数回行うことで，硬度の高い磁性層表面を形成しており，これにより，被告製品において裏写りは十分に抑制することができている。したがって，被告製品において，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥以下であることと，それによって，被告製品において長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられていることとの間に，具体的な因果関係を見出すことはできない。
なお，磁気テープにおいて，磁性層表面が硬ければ硬いほど裏写りが生じにくいことは技術常識であり，当然，原告も十分に認識している事項である（例えば，乙１９７・段落【００２３】，乙１９８・段落【００１０】，乙１９９・段落【０００２】。）。