で認定したとおり，車両調達等コンサルティング契約における報酬額のうち，少なくとも１５００万円（税別）部分については，Ｙ１及びＹ３が，ｃから要求された金員を原告において支出するための架空名目の契約であったといわざるを得ず，同契約に基づく業務提供の実体があったとは認められない。
そして，車両調達等コンサルティング契約に基づく報酬額のうち，上記金額部分を差し引いた残りの１４３０万円（税別）について，Ｙ１及びＹ３は，ｃから提供された車両の調達及び維持管理に関するコンサルティング業務に対する正当な報酬であると主張するが，実際にｃからかかる業務提供がされたことを裏付ける客観的証拠は何ら存しない。また，Ｙ３は，ｃから受けた具体的なコンサルティングの内容について把握しておらず，曖昧な供述に終始している。
に対し，ｃによって行われたとするコンサルティング業務の内容について縷々述べているものの，ｆの説明内容と矛盾している等，その説明内容の信用性は直ちには認め難い。したがって，ｃによる車両調達等コンサルティング契約に基づく業務提供の実体があったとは認められない。
小括
以上によれば，車両調達等コンサルティング契約は，全体として，業務提供の実体のない架空名目の契約であったといわざるを得ず，かかる契約を締結してｃに対し金員を支出すべき必要性も認められないから，Ｙ１及びＹ３が，車両調達等コンサルティング契約を締結し，これに基づき３０７０万円（税込）を支出した行為について，原告に対する善管注意義務違反（会社法３３０条，民法６４４条）が認められる。
この点，Ｙ１は，車両調達等コンサルティング契約の締結及びこれに基づく金員の支出に関与していないと主張し，本人尋問においてこれに沿う供述
をするが，
とおり，Ｙ１の当時の原告における地位及びＹ１とＹ３の関係性等に鑑みれば，Ｙ１が車両調達等コンサルティング契約の締結及び同契約に基づく金員支出に関与していなかったとはおよそ考え難く，上記Ｙ１の主張は採用できない。
なお，以上によれば，Ｙ１及びＹ３は，原告からｃに対しコンサルティング報酬名目で不正に金員を得させる目的で車両調達等コンサルティング契約を締結し，これに基づいて金員を支出したものといえるから，前記善管注意義務違反についての故意が優に認められる。
したがって，Ｙ１及びＹ３が，車両調達等コンサルティング契約を締結し，これに基づく３０７０万円（税込）の支出を行った行為は，原告に対する任務懈怠（会社法４２３条１項）ないし不法行為（民法７０９条）に該当する。
６金融商品仲介業コンサルティング契約の締結及びこれに基づく金員の支出が，取締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか）について業務提供の実体の存否等
酬のうち，少なくとも１０００万円（税別）部分については，Ｙ１及びＹ３が，ｄから要求された金員を原告において支出するための架空名目の契約であったといわざるを得ず，同契約に基づく業務提供の実体があったとは認められない。
ファイナンスに関して何ら契約関係はなく，原告がｄに対し，上記１０００万円（税別）を支出すべき合理的な理由は存しない。
そして，Ｙ１及びＹ３は，ｃから提供されたとする金融商品仲介業に関するコンサルティング業務の内容について縷々主張するが，実際にｃからかかる業務提供がされたことを裏付ける客観的証拠は何ら存しない。また，Ｙ３は，ｃから受けた具体的なコンサルティングの内容について把握しておらず，曖昧な供述に終始している。さらに，金融商品
仲介業コンサルティング契約の支払依頼書等には，支出名目として同契約の業務内容とは異なる記載がされており，金融商品仲介業コンサルティング契約の業務内容は重要視されていなかったことがうかがえ，実質的には，コンサルティング報酬という名目で原告からｃに対し金員を不正に支出するための契約であったことが推認される。なお，
仲介業コンサルティング契約の支払依頼書の支払内容欄に記載されている「社有車ディスカウントオークション利用のコンサルティング費用」は，車両調達等コンサルティング契約に基づくコンサルティング費用に対応するものと考えられるが，かかる契約が架空契約であり，コンサルティング報酬の支払が不正支出に当たることは前記５で認定したとおりであり，いずれにしても原告からの金員支出を正当なものとみる余地はない。
小括
以上によれば，金融商品仲介業コンサルティング契約は，全体として，業務提供の実体のない架空名目の契約であったといわざるを得ず，かかる契約を締結してｄないしｃに対し金員を支出すべき必要性も認められないから，Ｙ１及びＹ３が，金融商品仲介業コンサルティング契約を締結し，これに基づいて２３１０万円（税込）を支出した行為について，原告に対する善管注意義務違反（会社法３３０条，民法６４４条）が認められる。この点，Ｙ１は，金融商品仲介業コンサルティング契約の締結及びこれに基づく金員の支出に関与していないと主張し，本人尋問においてこれに沿う
で認定したとおり，Ｙ１の当時の原告における地位
及びＹ１とＹ３の関係性等に鑑みれば，Ｙ１が金融商品仲介業コンサルティング契約の締結及び同契約に基づく金員支出に関与していなかったとはおよそ考え難く，上記Ｙ１の主張は採用できない。
なお，以上によれば，Ｙ１及びＹ３は，原告からｄないしｃに対しコンサルティング報酬名目で不正に金員を得させる目的で金融商品仲介業コンサルティング契約を締結し，これに基づいて金員を支出したものといえるから，前記善管注意義務違反についての故意が優に認められる。したがって，Ｙ１及びＹ３が，金融商品仲介業コンサルティング契約を締結し，これに基づく２３１０万円（税込）の支出を行った行為は，原告に対する任務懈怠（会社法４２３条１項）ないし不法行為（民法７０９条）に該当する。
７本件震災対応コンサルティング契約及びニンテンドー３ＤＳコンサルティング契約の締結並びにこれらに基づく金員の支出が，取締役としての任
務懈怠ないし不法行為に当たるか）について
業務提供の実体の存否等
本件震災の被害の対応及びニンテンドー３ＤＳ大量仕入れに関するコンサルティング業務が提供されたという事実がないことは当事者間に争いがない。また，Ｙ３も，本件震災対応コンサルティング契約及びニンテンドー３ＤＳコンサルティング契約は，ｄへの報酬支払のために架空名目で締結する契約であると認識していた（Ｙ３）。
Ｙ１及びＹ３は，前記の原告のＢ株式譲渡におけるｄの功績からして，原告からｄに対し，金員を支出することもやむを得なかったと主張するようである。しかし，Ｙ１及びＹ３自身も認めるように，ｄはＢ株式譲渡に当たってＳグループの代理人を務めていたのであるから（弁論の全趣旨），報酬はＳグループから受領すべきものであって，ｄと契約関係にない原告がかかる報酬をｄに支払うべき合理的理由は見出し難い。
小括


以上によれば，本件震災対応コンサルティング契約及びニンテンドー３ＤＳコンサルティング契約は，業務提供の実体のない架空名目の契約であったといわざるを得ず，かかる契約を締結してｄに対し金員を支出すべき必要性も認められないから，Ｙ１及びＹ３が，上記各契約を締結し，これらに基づいて合計３１５０万円（税込）を支出した行為について，原告に対する善管注意義務違反（会社法３３０条，民法６４４条）が認められる。この点，Ｙ１は，ｄへの報酬が架空契約によってｃの関連会社を介して支払われていたとは知らなかった旨供述する。しかし，かかる供述内容は，前
Ｙ１自身，ｄへの報酬は本来Ｓグループから支払わ
れるべきとの認識だった旨述べているところ（Ｙ１），かかるｄへの報酬を原告から支出するために，支出名目を仮装するようｎらに指示したことが容易に推認されるから，上記Ｙ１の供述は措信し難い。
以上によれば，Ｙ１及びＹ３は，原告からｄに対しコンサルティング報酬名目で不正に金員を得させる目的で本件震災対応コンサルティング契約及びニンテンドー３ＤＳコンサルティング契約を締結し，これらに基づいて金員を支出したものといえるから，前記善管注意義務違反についての故意が優に認められる。
したがって，Ｙ１及びＹ３が，本件震災対応コンサルティング契約及びニンテンドー３ＤＳコンサルティング契約を締結し，これらに基づく３１５０万円（税込）の支出を行った行為は，原告に対する任務懈怠（会社法４２３条１項）ないし不法行為（民法７０９条）に該当する。８争点   （株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約の締結並びにこれらに基づく金員の支出が，取締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか）について
株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約締結の目的等被告らは，株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約締結の目的は，原告株主の利益のためであり，被告らの保身を目的としたものではない旨主張し，本人尋問においてこれに沿う供述をするとともに，ｓ証人も被告らが原告の経営にとどまることを求めていなかった旨証言する。しかし，以下の事情に鑑みれば，上記被告らの主張は採用できない。すなわち，まず，前記１ｂが臨時株主総会招集請求をした平成２３年７月当時，ｃ関連の不明朗取引の真相解明に向けて，ｂ及び原告の監査役らが社内調査委員会を設置するなどの具体的な行動を起こし始めており，さらに同年８月１９日には原告の監査役会が調査を依頼した弁護士らが，調査のためＹ２及びＹ３に直接接触するなどしており，ｃ関連の不明朗会計の真相解明に向けた動きが着実に進行している状況にあった。そして，前記１被告らは，上記ｂによる臨時株主総会招集請求のわずか２日後には被告ら補助参加人に接触し，当該臨時株主総会決議に伴ってｂが経営の実権を握ることを阻止する対抗策を講じることを依頼した上，上記弁護士らによる調査があってからわずか３日後に株主総会アドバイザリー契約を締結している。なお，被告らは，被告ら補助参加人と接触したり，株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約を締結したりするに当たって，原告の他の取締役及び監査役に対し，何らの相談ないし報告もしていなかった（Ｙ２，Ｙ３）。以上の事実経過に鑑みれば，前記２ないし７で認定したとおり，ｃに対する不正支出に関与していた被告らが，かかる不正支出についての真相が解明されることにより，民事上ないし刑事上の責任を問われるなどし，自身らの原告取締役としての地位が失われることを危惧して，ｂによる経営権掌握の動きを阻止しようとする目的のもと，被告ら補助参加人との間で株主総会アドバイザリー契約を締結し，これに伴ってＲとの間でサービス利用契約を締結したことが容易に推認される。
小括
以上によれば，被告らは，自己保身ひいては被告ら自身の経営支配権維持を目的に，株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約を締結し，これらに基づいて原告から合計３５３８万５０００円（税込）を支出したものと認められる。そして，かかる支出行為は，原告の株主の利益に資するものであるとは到底いえず，原告にとって必要性のない支出といわざるを得ないから，被告らの上記行為について，原告に対する善管注意義務違反（会社法３３０条，民法６４４条）が認められる。なお，被告らは，自己保身ひいては被告ら自身の経営支配権維持の目的で株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約を締結し，これらに基づいて金員を支出したものといえるから，前記善管注意義務違反についての故意が認められる。したがって，被告らが，株主総会アドバイザリー契約及びサービス利用契約を締結し，これらに基づく合計３５３８万５０００円（税込）の支出を行った行為は，原告に対する任務懈怠（会社法４２３条１項）ないし不法行為（民法７０９条）に該当する。
９争点   （原告の損害及び被告らの任務懈怠ないし不法行為と損害との間の因果関係の有無）について
本件共同事業コンサルティング契約について
ア損害額
前記２で認定したとおり，そもそも本件共同事業コンサルティング契約を締結する必要性が乏しかった上，ｃが同契約に基づいて役務を提供した事実も認められないから，Ｙ１及びＹ２が原告から支出した１億５７５０万円（税込）全額が原告の損害に当たる。
イ因果関係
Ｙ１及びＹ２は，仮に取締役
会決議を経ていても，問題なく承認決議がなされたはずであるとして，同人らの任務懈怠ないし不法行為と損害発生との間に因果関係が存しない旨主張し，ｃに対し本件リファイナンスに関する報酬を支払うことをｂない
しｕにおいてＹ１及
びＹ２が主張するような事実経過が存したとはいえないことは前記２で認定したとおりであるし，Ｙ１及びＹ２がｂないしｕに対し上記報告をしていたと認めるに足りる客観的な証拠も存しないことからして，Ｙ１及びＹ２の任務懈怠ないし不法行為と損害発生との間には因果関係が優に認められる。
株式譲渡アドバイザリー契約について
ア損害額
前記３で認定したとおり，ｃが株式譲渡アドバイザリー契約に基づいて役務を提供した事実は認められないから，被告らが原告から支出した１億１８６５万円（税込）全額が原告の損害に当たる。
イ因果関係


平成２９年２月２日宣告
平成２８年（わ）第３９号，同第７９号，同第１１５号
判           決
無職（元会社役員）
Ａ上記の者に対する業務上横領，詐欺，窃盗被告事件について，当裁判所は，検察官甲及び同乙並びに弁護人丙（国選）各出席の上審理し，次のとおり判決する。
主          文
被告人を懲役６年に処する。
未決勾留日数中２４０日をその刑に算入する。
理          由
（罪となるべき事実）
被告人は，
第１（訴因変更後の平成２８年３月１１日付け追起訴状記載の公訴事実第１）実姉Ｂ名義の普通預金口座の通帳をだまし取ろうと考え，平成２３年４月６日，宮城県宮城郡ａ町ｂ番地所在の株式会社Ｃ１銀行Ｄ１支店において，同支店窓口担当者Ｅに対し，真実は，Ｂが東日本大震災の津波により同年３月１１日頃死亡しており，同人から，同銀行Ｄ２支店に開設された同人名義の普通預金口座の通帳等の再発行を受ける権限を与えられた事実はないのに，これがあるかのように装い，同人が現在Ｆ病院に入院中であり，その代理人として，生活費や治療費等の支払のために通帳の再発行を求める旨のうそを言って通帳等の交付を申し込み，決裁権者である同支店次長Ｇにその旨誤信させ，よって，Ｅから，同年４月６日，同所において，Ｂ名義の預金口座通帳１通の交付を受
け，もって人を欺いて財物を交付させ，
第２（平成２８年３月１１日付け追起訴状記載の公訴事実第２）不正に入手したＢ名義のキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え，平成２３年４月２０日午前１０時３分頃，前記株式会社Ｃ１銀行Ｄ１支店において，同支店に設置された現金自動預払機に前記キャッシュカードを２度挿入するなどして同機を作動させ，同機から同支店支店長Ｈ管理に係る現金合
計１００万円を窃取し，
第３（平成２８年３月１１日付け追起訴状記載の公訴事実第３）前記詐取に係るＢ名義の預金口座通帳を使用して現金をだまし取ろうと考え，平成２３年４月２０日午前１０時５７分頃，同県宮城郡ｃ町ｄ丁目ｅ番地ｆ所在の株式会社Ｃ１銀行Ｄ３支店において，同支店窓口担当者Ｉに対し，同預金を払い戻す権限などないのに、これを払い戻す正当な権限があるかのように装い，Ｂ名義の預金口座から預金の払戻しを請求し，Ｉに同払戻請求が正当な権限に基づく払戻請求であると誤信させ，よって，同人から，同日同時刻頃，同所において，現金２２万７０００円の払戻しを受け，もって人を欺いて
財物を交付させ，
第４平成２３年５月１６日，仙台家庭裁判所石巻支部の審判により，甥であるＪの未成年後見人に選任され，同人の財産管理等の業務に従事していたものであ
るが，
１（平成２８年２月２日付け起訴状記載の公訴事実）
株式会社Ｃ１銀行Ｄ４支店に開設されたＪ名義の普通預金口座の預金を同人のため業務上預かり保管中，別表１≪省略≫「犯行年月日」欄記載のとおり，平成２３年８月２３日から同月２６日までの間，同別表「犯行場所」欄記載の同県石巻市ｇ丁目ｈ番ｉ号所在の株式会社Ｃ１銀行Ｄ５支店ほか２か所において，ほしいままに，自己の用途に充てる目的で，同口座から８回にわたり，同別表「払戻額」欄記載の現金合計４００万円を払い戻し，もって横領し，２（訴因変更後の平成２８年３月１１日付け追起訴状記載の公訴事実第４の１）現金３００万円をＪのため業務上預かり保管中，平成２３年９月１３日，前記株式会社Ｃ１銀行Ｄ５支店において，４回にわたり，ほしいままに，自己の用途に充てる目的で，同支店に開設された被告人名義の普通預金口座に入金
し，もって横領し，
３（平成２８年３月１１日付け追起訴状記載の公訴事実第４の２）別表２≪省略≫「保管金額」欄記載の現金をＪのため業務上預かり保管中，同別表「犯行年月日」欄記載のとおり，平成２４年３月２７日から同年５月８日までの間，４回にわたり，同別表「犯行場所」欄記載の前記株式会社Ｃ１銀行Ｄ１支店ほか２か所において，ほしいままに，自己の用途に充てる目的で，同別表「振込金額」欄記載の現金合計３７９５万５８４３円を同別表「振込先口座」欄記載の株式会社Ｃ２銀行Ｄ６支店に開設されたＫ株式会社名義の普通
預金口座等７口座に振込送金し，もって横領し，
４（平成２８年２月２２日付け追起訴状記載の公訴事実）株式会社Ｃ３銀行Ｄ７支店に開設されたＪ名義の普通預金口座の預金を同人のため業務上預かり保管中，別表３≪省略≫「犯行年月日」欄記載のとおり，平成２６年４月２５日から同年１１月５日までの間，同県石巻市ｊ丁目ｋ番ｌ号所在の株式会社Ｃ３銀行Ｄ７支店において，ほしいままに，自己の用途に充てる目的で，同口座から，１３回にわたり，同別表「振込額」欄記載の現金合計１７８９万８０００円を株式会社Ｃ１銀行Ｄ４支店に開設された被告人名義の普通預金口座に振込送金するとともに，４回にわたり，Ｊ名義の普通預金口座から払い戻した現金合計４００万円を，同別表「入金額」欄記載のとおり，いずれもその都度株式会社Ｃ３銀行Ｄ７支店に開設された被告人名義の普通預金口座に入金し，もって横領した。
（弁護人の主張に対する判断）
第１業務上横領罪の成否について


１Ｊの両親であるＢ及びＬが死亡したことに伴い，Ｊの叔父としてその未成年後見人に選任されていた被告人が，判示第４の１ないし第４の４のとおり，株式会社Ｃ１銀行Ｄ４支店及び株式会社Ｃ３銀行Ｄ７支店に開設されたＪ名義の各口座（以下，それぞれ「ＪのＣ１銀行口座」，「ＪのＣ３銀行口座」という。）の預金や現金を未成年後見人として同人のために業務上預かり保管中，その預金や現金を被告人名義の預金口座に振込送金したり，入金し，また，被告人の個人的な用途に充てる目的で自動車会社等の預金口座に振込送金するなどしたことについては，争いがなく，関係証拠により認定することができる。争点は，被告人に業務上横領罪の故意が認められるか否かであり，弁護人は，Ｊ所有の預金及び現金について，被告人は，①自己の所有する財産であると誤信していたか，②他人の財産であっても自己の用途に充てる目的で費消することができるものと誤信していたから，業務上横領の故意を欠く旨主張し，被告人もこれに概ね沿う供述をする。
２①自己の所有する財産である旨誤信したとの主張について⑴Ｊ   のＣ１   銀行口   座もＣ   ３銀行   口座も   ，当然   ながら   名義は   Ｊのもので，そこにＪのための災害弔慰金，災害義援金等が振り込まれていたのであるから，各口座の預金や払い戻された現金（判示第４の１，第４の２及び第４の４に係る預金及び現金）がＪの所有に属することは明白であり，被告人も，前記災害弔慰金，災害義援金等の請求手続等を通じて，それがＪに属することを認識していた。被告人がこれらの性質を誤解するような事情はうかがわれない。
⑵弁護人は，主として，判示第４の３に関し，被告人は，本件当時，被告人名義の株式会社Ｃ１銀行Ｄ８支店の口座（以下「被告人のＣ１銀行Ｄ８支店口座」という。）に振り込まれたＭ労働組合との団体生命共済契約に基づくＢ及びＬの死亡共済金（以下「本件共済金」という。）合計６０００万円や，同口座から払い戻した現金合計３７９５万５８４３円（判示第４の３に係る現金）については，被告人の所有に属する旨誤信していたと主張する。しかし，下記のとおり，この点も，採用することができない。⑶本件共済金は，前記共済契約に基づき，第一順位の受取人であるＪに対し支払われたものであり，被告人に受け取る権利はない。被告人は，共済金支払請求書の共済金受取人欄に被告人の氏名を，受取口座欄に被告人のＣ１銀行Ｄ８支店口座を記載しているが，窓口の担当者Ｎから本件共済金を請求するためには受取人であるＪの未成年後見人になる必要があることなどの説明を受け，これに応じて，被告人がＪの未成年後見人として選任された旨の審判書謄本や，ＪとＢ及びＬの関係を示す戸籍謄本を提出している。したがって，被告人は，あくまでＪの未成年後見人の立場で本件共済金を請求している旨認識していたと認められる。後記会話の内容も併せ鑑みると，本件共済金がＪに属することを認識していたというべきである。⑷この点，被告人は，担当者Ｎから，いやらしい声で本件共済金は被告人のところに入る，被告人名義の口座でなければ振り込めないなどと言われたため，被告人自身の金だと思った旨供述する。しかし，担当者として契約上の受取人を把握し，かつ，未成年後見人に選任される必要があることを示唆したＮがそのような説明をするのは不自然であるし，上位にある宮城県支部の確認を受ける必要があったことに照らしても考え難く，Ｎ自身も被告人の口座に指定してほしい旨説明したことはないと述べている。また，被告人は，Ｎと共済金支払に関するやり取りをしていた頃，株式会社Ｏ関係者との会話の中で，本件共済金（「厚生年金」と述べるが，本件共済金をいう趣旨と解される。）の受取人はＪであるが，未成年であるために後見人である被告人の口座に入金される予定である旨話していたのであり（甲６５），これは，被告人が，本件共済金がＪに帰属する旨認識していたことを端的に裏付けている。
よって，被告人の前記供述は信用できない。
３②他人の財産であっても自己の用途に充てる目的で費消することができる旨
誤信したとの主張について
⑴弁護人は，被告人は，家庭裁判所の職員から，未成年後見人の職務について十分な説明を受けておらず，職務内容を理解していなかったために，判示第４の１ないし第４の４記載のいずれの時点においても，Ｊの財産を自己の用途のために費消できる旨認識していたと主張する。この点，職務内容を理解していなかっただけで，誤解に基づく金銭の着服が正当化される理由はないが，一応検討を加える。
⑵未成年後見人の職務についての説明状況
平成２３年４月２１日以降，仙台家庭裁判所石巻支部（以下「家裁石巻支部」という。）において，後見人候補者であった被告人と面接をしているＰ調査官は，具体的な説明内容は覚えていないと述べながらも，当時の未成年後見制度の説明振りを振り返りつつ，後見人の職務として身上監護と財産管理があることや裁判所の後見監督を受けることになる旨最低限説明したと思うとし，さらに，同月２８日の面談で，被告人に対し，未成年者名義の預貯金や収入から支出できるのは未成年者に掛かる費用だけであることも含めて，未成年後見人の職務について一般的な説明をしたはずである旨供述している。同人作成の調査報告書には，一般的な説明に加えて未成年後見人Ｑ＆Ａの写しの一部を交付した旨の記載があり，この写しに基づく説明をしていたことが一定程度推認される。このほか，前記調査報告書には，Ｐ調査官がＪの預金等を確認したことや被告人からの自宅や墓の購入費用等に関する質問に対し慎重な回答をしたことなどが記載されていて，適切な財産管理のために配慮していたことが窺えることなどに照らしても，Ｐ調査官の供述の信用性に疑いはない。


また，平成２３年５月１７日，家裁石巻支部において，未成年後見人として選任された被告人と応対したＱ書記官は，後見人選任の審判書謄本とともに，後見人の職務内容を説明した未成年後見人Ｑ＆Ａ，収支予定表用紙，財産目録用紙の交付をし，その際，被告人に対し，未成年後見人Ｑ＆Ａを示しながら，未成年者の財産と未成年後見人の財産とを混和させないように教示した旨供述している。Ｑ書記官も，被告人との具体的なやりとりを記憶していないが，５分程度の説明と認めつつも，当時の後見人に対する説明振りなどに照らして，後見人の財産を混和させないことなどを前記Ｑ＆Ａの重要部分を示しながら説明したとしているところ，この説明内容はその職務の根幹部分であるから合理的であり，後に被告人から収支予定表等が提出されたことに照らしても，Ｑ書記官の供述の信用性に疑いはない。以上のとおり，被告人に対しては，未成年者名義の預貯金等から支出できるのは未成年者に掛かる費用だけであることや，未成年者の財産と未成年後見人の財産とを混和させてはならないことを含めて，未成年後見人の職務について口頭で説明し，同趣旨の内容が記載された未成年後見人Ｑ＆Ａを交付するなどしていたことが認められる。
⑶被告人の認識状況
前記のとおりの説明状況に加えて，Ｐ調査官が，被告人からＪの不動産，預金，負債等の財産状況を詳細に聴取し，Ｑ書記官が，Ｊの収支予定表及び財産目録用紙を交付してその提出を求めており，特に，Ｐ調査官との間では両親の墓代を未成年者の預金から支出することはできないというやり取りもしているから，被告人はＪの財産について厳格な管理を要することを認識するに足りる説明を受けていた。また，被告人は，平成２３年６月１５日，Ｑ書記官の説明のとおり，Ｊの収支予定表及び財産目録を記載して家裁石巻支部に提出し，その頃から，Ｊのための支出や，Ｂ及びＬらの葬儀費用に関する領収書等数枚を保管し，後日，記帳済みのＪのＣ１銀行口座の預金通帳とともに家裁石巻支部に持参していたことからしても，Ｊの財産を把握し，その状況を報告するという職務をある程度理解していたことが窺える。さらに，被告人は，同年８月２２日，家裁石巻支部で被告人の後見監督事務を担当したＲ調査官との面接において，Ｂ及びＬの葬儀費用及び墓代について，Ｊの預金から支払いたい旨相談しているが，このことも，被告人が，自己の一方的な判断でＪの祖母らの葬儀費用等を未成年者の財産から支出することはできず，未成年者の財産の用途が限定されていることを明確に認識していたことを示している。
さらに，被告人は，家裁石巻支部に明らかにしていたＪのＣ１銀行口座についてはその後も収支状況を報告し，他方，同支部に明らかにしていないＪのＣ３銀行口座から，自己の用途に多額の出金をしている。このことは，被告人がそのような用途での出金が許されるものではないと認識していたことを強く推認させる。
以上によれば，被告人は，未成年後見人の職務について説明を受けたこと等によって，未成年者の財産の用途が限定され，自己の一方的な判断で自己の用途に費消できないことを認識していたと認められ，そのような認識は，Ｒ調査官との面接時点までにかなり確実なものとなっていたと認められる。したがって，被告人は，判示第４の１ないし第４の４記載の時点において，Ｊの財産はＪのために用途が限定されており，自己の一方的な判断で自己の用途に費消できないことを認識していたと認定できる。一方，被告人は，未成年後見人とは育ての親であるからその財産を自己の用途に使用できると誤信していた旨供述するが，前記の説明状況及び認識状況等に照らし，信用することができない。また，被告人は，平成２５年５月２２日，Ｊに対し，財産管理に関する専門職後見人を新たに選任することについて同意をしているが，家裁石巻支部にも，専門職後見人に選任されたＳ司法書士に対しても，ＪのＣ３銀行口座や本件共済金の存在は明らかにされていないから，前記同意をしたことが横領の故意がなかったことを示すものとみることもできない。
４したがって，被告人に業務上横領罪の故意に欠けるところはなく，判示第４の１ないし第４の４記載のとおり業務上横領罪が成立する。
第２詐欺罪及び窃盗罪の成否について
１判示第１の詐欺罪について
株式会社Ｃ１銀行Ｄ１支店窓口担当Ｅ及び同次長Ｇは，本件当時，同支店においては，震災直後であっても，口座名義人の死亡が判明した時点で口座凍結の手続をする扱いであったところ，被告人が，口座名義人であるＢが現在Ｆ病院に入院中であり，同人の代理人として生活費や治療費等の支払のために通帳の再発行を求める旨申告し，Ｅらは，その旨誤信したために，被告人にＢ名義の通帳を交付したと供述する。
この点，Ｅ及びＧが供述する被告人の申告内容は，業務上その都度作成され，被告人から聴取しなければ判明しない事項も記載された発見届の内容に基づくものであるし，死亡者名義の預金口座の取扱いも合理的なもので，あえて虚偽の事実を述べることは考え難く，その供述に疑いを差し挟む余地はない。弁護人は，Ｅらの聴き取りが丁寧にされていないとか，他の顧客と取り違えたなどと主張するが，採用することができない。
そうすると，これに反する被告人の供述は信用することができず，以上からすれば，被告人に通帳の詐欺罪が成立するのは明らかである。２判示第２の窃盗罪及び判示第３の詐欺罪について被告人は，判示第１の詐欺罪によって不正に入手したキャッシュカードや通帳を使用して預金の払戻しを行ったものであるから，正当な権限がないのは明らかであって，判示第２につき窃盗罪が，判示第３につき詐欺罪がそれぞれ優に成立する。
（法令の適用）
１罰条
⑴判示第１及び第３      いずれも刑法２４６条１項
⑵判示第２           刑法２３５条
判示第４の１，２    いずれも包括して刑法２５３条判示第４の３，４   各別表の番号ごとに（別表２の１，２，別表３の９，１０，１１及び１３は，それぞれ，包括して）いずれ
も刑法２５３条
２刑種の選択
判示第２            懲役刑を選択
３併合罪の加重            刑法４５条前段，４７条本文，１０条（犯情の最も重い判示第４の３の別表２の１の罪の刑に法定の加重）
４未決勾留日数の算入      刑法２１条
５訴訟費用の不負担        刑事訴訟法１８１条１項ただし書
（量刑の理由）


平成２４年（行ヒ）第１５６号差押処分取消，国家賠償等請求事件
平成２５年７月１２日第二小法廷判決
主          文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理          由
上告人の上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について１本件は，選定者Ａ及び上告人（以下「本件選定者ら」という。）とＢとの共有に係る不動産のＢの持分につき，Ｂが滞納していた相続税を徴収するため国税徴収法４７条１項に基づく差押処分がされたことから，上告人が，選定当事者として，上記処分の取消し等を求める事案である。
２原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)Ｃは，第１審判決別紙不動産目録記載１の各土地を所有し，また，その妻である選定者Ａとともに，上記目録記載２の各建物を持分各２分の１の割合で共有してい   た（以下   ，上記   各土地   及び上記   各建物   を併せ   て「本件   各不動   産」という。）。
(2)Ｃは平成１６年５月１１日に死亡し，選定者Ａが上記各土地の持分２分の１及び上記各建物の持分４分の１を，両名の子である上告人及びＢが上記各土地の持分各４分の１及び上記各建物の持分各８分の１を，それぞれ相続により取得した。
(3)Ｂは，上記相続による財産の取得に係る相続税をその納付の期限である平成２０年７月４日の経過後も納付せず滞納を続けたので，玉名税務署長は，国税徴収法所定の手続を経て，同２２年６月２９日，同法４７条１項に基づいて本件各不動産のＢの持分を差し押さえ（以下，これを「本件差押処分」という。），同日，その旨の登記がされた。
３原審は，本件差押処分は本件各不動産のＢの持分についてされたものであり，本件選定者らの持分についてされたものではなく，本件選定者らは本件差押処分の取消しを求める原告適格を有しないから，その取消しを求める訴え（以下「本件取消しの訴え」という。）は不適法であるとしてこれを却下した。４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
(1)行政事件訴訟法９条は，取消訴訟の原告適格について規定するが，同条１項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは，当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解すべきである（最高裁昭和４９年（行ツ）第９９号同５３年３月１４日第三小法廷判決・民集３２巻２号２１１頁，最高裁平成元年（行ツ）第１３０号同４年９月２２日第三小法廷判決・民集４６巻６号５７１頁等参照）。そして，処分の名宛人以外の者が処分の法的効果による権利の制限を受ける場合には，その者は，処分の名宛人として権利の制限を受ける者と同様に，当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として，当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり，その取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
(2)しかるところ，国税徴収法４７条１項に基づく差押処分は，滞納者の所有する特定の財産につき，その名宛人である滞納者に対しその譲渡や用益権設定等の処分を禁止する効力を有するものであるから，滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が同項に基づいて差し押さえられた場合には，滞納者において，当該持分の譲渡や当該不動産に係る用益権設定等の処分が禁止されるため，滞納処分による差押登記後に当該不動産につき賃貸や地上権設定等をしてもこれを公売処分による当該持分の買受人に対抗することができず，その結果，滞納者の持分と使用収益上の不可分一体をなす持分を有する他の共有者についても当該不動産に係る用益権設定等の処分が制約を受け，その処分の権利が制限されることとなる。加えて，不動産につき同項に基づく差押処分がされた場合の使用又は収益については，当該不動産の価値を著しく減耗させる行為がされると認められるときに，税務署長は滞納者及び当該不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者に対しその使用又は収益を制限することができるものとされており（同法６９条１項ただし書，同条２項），滞納者と他の者との共有に係る不動産における滞納者以外の共有者は上記の第三者に当たるものと解されるので，滞納者の持分が差し押さえられた土地上に建物を新築するなど，当該不動産の価値を著しく減耗させる使用又は収益に関しては，滞納者のみならず，他の共有者についても同法６９条所定の上記制限が及ぶこととなる。
以上に鑑みると，滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法４７条１項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は，その差押処分の法的効果による権利の制限を受けるものであって，当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として，その差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり，その取消訴訟における原告適格を有するものと解するのが相当である。
５以上によれば，滞納者であるＢと本件選定者らとの共有に係る本件各不動産のＢの持分についてされた本件差押処分に関し，他の共有者である本件選定者らは，その取消訴訟の原告適格を有するものというべきであるから，本件選定者らが原告適格を有しないとして本件取消しの訴えを不適法とした原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるといわなければならない。しかしながら，原審は，本件取消しの訴えにつき，仮定的に本案の判断をし，滞納処分の要件を満たしている本件差押処分が対象財産の選定など所論の点において違法なものとは認められない旨を判断しているところ，本件記録に現れた証拠関係等に照らせば，原審の上記判断は是認することができ，上告人の本件取消しの訴えに係る請求は理由がないことが明らかである。そうすると，上告人の上記請求は棄却を免れないものである以上，不利益変更禁止の原則（行政事件訴訟法７条，民訴法３１３条，３０４条参照）により，上告を棄却するにとどめるほかなく，原判決の上記違法は結論に影響を及ぼすものではない。
なお，上告人のその余の請求に関する上告については，上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので，これを棄却することとする。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。(裁判長   裁判官     小貫芳   信   裁判官     竹内行   夫   裁判官     千葉勝   美   裁判官
鬼丸かおる)


平成２９年１０月１９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第４１６９号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月１８日
判                  決
原            告                        大明化学工業株式会社同訴訟代理人弁護士                      田   路   至   弘同                                      土   門   高   志同                                      工   藤   良   平同訴訟復代理人弁護士                    荒田龍輔被            告                      Ｐ１同訴訟代理人弁護士                      清水聖子
主文
１被告は，訴え変更後別紙１営業秘密目録の目録番号１ないし８，１３ないし１５記載の営業秘密を，アルミナ繊維を用いた製品の製造販売に使用し，又はこれを開示してはならない。
２被告は，前項記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，５００万円及びこれに対する平成２７年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
４別紙１及び同５記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物の返還を求める請求並びに原告の被告に対するその余の請求をいずれも棄却する。５訴訟費用はこれを５分し，その２を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
６この判決は，第３項に限り仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙１及び同５記載の営業秘密を，アルミナ繊維を用いた製品の製造販売に使用し，又はこれを開示してはならない。
２被告は，別紙１及び同５記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物を返還せよ。
３被告は，原告に対し，１２００万円及びこれに対する平成２７年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
４請求の趣旨２の予備的請求
被告は，別紙１及び同５記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物を廃棄せよ。
第２事案の概要等
１事案の概要
(1)本件は，原告が元従業員であった被告に対し，被告は原告から示されていた別紙１及び同５記載の技術情報等を持ち出しており，これを競業会社に開示し，又は使用するおそれがあると主張して，以下の請求をした事案である。ア不正競争防止法２条１項７号該当の不正競争を理由とする同法３条１項に基づく，又は被告差し入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」に定めた秘密保持義務違反に基づく，別紙１及び同５記載の技術情報等の使用開示行為の差止請求イ上記誓約書に定めた返還義務に基づく別紙１及び同５記載の技術情報等（複製物を含む。）の返還請求，又は不正競争防止法３条２項に基づく同技術情報等の廃棄請求（前者を主位的，後者を予備的とする。）
ウ被告の行為が不正競争防止法２条１項７号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額の１２００万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成２７年４月１日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅
延損害金請求
(2)なお原告は，本件訴訟において，別紙１及び同５記載の技術情報等を請求の対象としていたが，その一部を取り下げるとして平成２８年４月２５日付け訴えの取下書(一部)を提出し，さらに請求の対象を訴え変更後別紙１の営業秘密目録の目録番号（以下「営業秘密目録」という。）１ないし８，１３ないし１５記載の営業秘密（以下においては，各営業秘密目録記載の電子データ，又はその電子データで特定される営業秘密と主張される情報をまとめて「本件電子データ」という。）に整理するものとして，平成２８年７月２９日付けの訴えの変更申立書を提出した。これに対し，被告はいずれの訴えの取下げにも同意しないため，本件訴訟における請求の対象は，別紙１及び同５記載の技術情報等全てということになる。しかし，原告は，請求の対象を整理するものとして提出した平成２８年７月２９日付けの訴えの変更申立書において請求の対象として残した本件電子データ以外の技術情報等についての請求原因となる主張を撤回したため，それらを対象とする請求は審理対象ではあるものの，その請求に理由がないことは明らかである。そこで以下においては，本件電子データを対象とする請求に係る訴え（訴えの変更申立書により整理されたもの）のみを事実整理の上，当裁判所の判断を示すこととする。２判断の基礎となる事実（当事者間に争いがない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，昭和２１年８月３０日に創業され，昭和２３年９月４日に設立された平成２４年当時の資本金は９０００万円，従業員数は１８５名の株式会社である。原告は，金属加工の仕上げ工程等に用いられる高強度アルミナ長繊維を原材料とする製品の開発及び製造販売を，主力事業の一つとしている（甲２，甲４）。イ被告は，昭和５８年に原告に入社し，平成８年以降（ただし，平成１６年から平成２３年１月1日までの間は原告に在籍したまま株式会社ジーベックテクノロジー（以下「ジーベック」という。）へ出向。），開発課に所属し，アルミナ長繊維の技術開発に携っていた者である。被告は，平成２５年６月２９日付けで，原告の保有する営業秘密の不正取得等を理由に原告を懲戒解雇され，現在，原告の競業会社である双和化成株式会社（以下「双和化成」という。）において，少なくともその業務に協力している（甲２２の１）。
ウジーベックは，原告と基本契約を締結し，原告が技術開発と高強度アルミナ長繊維製の砥石（以下「研磨砥石」という。）の製造を担当し，ジーベックが顧客開拓と研磨砥石の販売，出荷を担当するという共同事業（以下「本件共同事業」という。）を行っている株式会社である。原告とジーベックとの間では，平成１１年６月から平成２３年１月1日までの間，原告東川原工場の開発部門の従業員を，原告に在籍させたままでジーベックに出向させ，ジーベックの開発課としての研磨砥石の開発業務に従事させることなどもした（ただし，開発課は，出向前後を通じ，原告の東川原工場２号棟内の開発課事務室に置かれ，開発課従業員の使用する机もそのままであった。）。なお，この従業員の出向を伴う措置は，ジーベックの開発部門を平成２３年１月1日，原告に移管することで解消したが，基本契約に基づく共同事業関係は継続しており，また相互に事業情報について秘密保持義務を負う関係はなお維持されている(甲５，甲３３)。
エ双和化成は，研磨砥石市場における原告の最大の競業会社であり，その自社工場は，平成２６年８月頃までは滋賀県高島市に所在し，同月頃以降は京都府精華町に移転している(甲３の２，３，甲２３の１)。


(2)高強度アルミナ長繊維及びこれを利用した原告製品についてア原告は，株式会社として設立される前の昭和２１年の創業当初から，アルミニウムを原材料とするアルミナ長繊維と呼ばれる素材等の製品の製造販売を行ってきている。アルミナ長繊維という素材自体を製造する技術自体は米国の３Ｍ社が開発したものであるが，原告は，平成５年２月，従来のアルミナ長繊維に比べ，強度が格段に優れた性質を持つ高強度アルミナ長繊維という素材の開発に成功した。そして平成８年６月，原告は，最初の応用製品である研磨砥石の開発と量産化に成功して同製品の製造販売を開始し，現在，そのシェアは７０％を占めている（残りは双和化成）（甲６）。
イまた原告は，ジーベックとの本件共同事業において，高強度アルミナ長繊維を素材とするバリ取りブラシ（研磨砥石と併せて「本件研磨ツール」という。）の開発，製品化に成功し，現在，市場をほぼ独占している（甲６）。ウ現在，高強度アルミナ長繊維を日本国内で生産しているのは，原告とニチビ株式会社だけであり，世界的にみても，３Ｍ社を含めた３社のみである。双和化成は，高強度アルミナ長繊維を用いた研磨砥石を販売しているが，高強度アルミナ長繊維を自社生産しているわけではない。
(3)原告の開発課の概要
ア被告が所属していた開発課は，高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発及び製造を行う課であり，ジーベックから移管された平成２３年１月から被告が原告を懲戒解雇された平成２５年５月頃までの間，被告のほか，Ｐ２開発課長（役職は当時。）を含めて３名の合計４名が所属していた。イ同課では，各従業員は，業務に使用するためのデスクトップ型の業務用端末ＰＣを与えられ，これにバックアップ用に業務用外付けＨＤＤを増設して使用していた。また，開発課事務室内には，各従業員の業務用端末ＰＣ及び製造課所属のＰ３用の業務用端末ＰＣに接続する共有のファイルサーバーが置かれ，開発課従業員は，これをＹドライブ（以下「Ｙドライブ」という。）と称して利用していた。なお，Ｙドライブ内には約２０個のフォルダが作られて電子データがこれにより整理保存されていた（甲１５）。
ウ本件電子データは，全てＹドライブに保存され，開発課従業員によって日常の業務に利用されていた電子データであって，①アルミナ繊維原料リスト(営業秘密目録１)，②本件研磨ツール「定型品」の規格・標準類(同２)，③研磨ツール「定型品」図面（同３），④アルミナ繊維原価計算書（６品種の計算書）(同４)，⑤本件研磨ツール「定型品」の原価計算書・見積資料(同５)，⑥本件研磨ツールの「見積もりノート」と「単価表」（顧客への見積もり記録，決定仕切価格一覧表）(同６)，⑦本件研磨ツールの輸出貿易管理令該非判断【社外秘】表示資料(同７)，⑧本件研磨ツールの研磨粉の安全性検討資料(同８)，⑨本件研磨ツール特注品の顧客別図面の電子データ(同１３)，⑩本件研磨ツール特注品の顧客別の規格の電子データ(同１４)，⑪本件研磨ツール特注品の顧客別の見積の電子データ(同１５)に分類され，個別の内容は，訴え変更後別紙２営業秘密内容説明に各記載のとおりである（甲４，甲１３，甲４８，弁論の全趣旨）。
(4)原告における秘密管理に関する社内規定等
原告においては，社内規則として，平成１１年１０月１日に電算機器内の営業秘密の保護，保管，廃棄について電算管理規定が定められており，平成１７年３月２３日，同規定を一部に引用する形で営業秘密情報の管理につき秘密情報管理規定が定められている。そして，従業員に対しては，秘密情報管理規定制定後の同月２９日，同規定を根拠として秘密情報保持に関する誓約書（以下「秘密保持誓約書」という。）を作成させ提出させていた。
ア秘密情報管理規定（甲１２）
秘密情報管理規定においては，原告における営業秘密情報の保護等に関して，以下のとおりの規定がある。
５.定義
(1)営業秘密情報
会社が保有する技術上の情報，営業上の情報その他会社経営に必要な情報で，会社が秘密保持の対象として管理するものをいう。別表－１及び別表－２に示す情報，これに準ずる情報および会社で指定した情報をいう。
６．営業秘密情報の管理
６．１分類と取扱い
営業秘密情報は機密レベルに応じた取扱いをする。取扱いの基準は別表－２による。機密レベルは下記によるが判断のつかないものは社長または当該部門長の判断によるものとする。
(1)機密レベル１
経営戦略上必要な営業秘密情報で，組織の上層部およびその業務に直接携わるものに開示する情報。別表－１および別表－２の機密レベル１に示す情報をいう。
(2)機密レベル２
業務遂行上必要な営業秘密情報で，業務に関係する部門，部署および関係者に開示する情報。別表－１および別表－２の機密レベル２に示す情報をいう。
６．３営業秘密情報の保護，保管，廃棄
(1)電算機器内の営業秘密情報は「電算管理規定」による。
(2)書面による営業秘密情報
開示された者が責任を持って保護，保管，廃棄の管理をする。廃棄する場合は，シュレッダー等で裁断または焼却して，社外へのデータ流出を防止する。
８．秘密情報の扱い
(1)従業者は，秘密情報を不正に入手してはならない，また不正な目的で使用してはならない。
(2)総務部は，従業者に対する秘密情報の開示・非開示の範囲と開示方法について，労働組合と協議し同意を得ておく。
(3)総務部は，従業者の採用時に諸規則順守及び秘密情報非開示の「秘密情報保持に関する誓約書」（様式１１０－２）の提出を義務づけ，総務部が保管する。
(4)総務部は，従業者の契約終了時に在職中に知り得た秘密情報非開示の「誓約書（退職時）」（様式１１０－３）の提出を義務づけ，総務部が保管する。(5)従業者は，社内の秘密情報については，別表－１の手続きあるいは本人の承諾なくして，第三者に開示・漏洩してはならない。
(6)従業者は，第三者の秘密情報についてはその第三者の承諾なくして，他の第三者に開示・漏洩してはならない。
イ電算管理規定（甲１４）
電算管理規定においては，原告における電算機器の管理，運用等に関して，以下のとおり定められていた。
３．責任
電算管理の統括責任者は社長とする。本規定の制定・維持の責任者は企画部長とする。電算機器の管理ならびに社内ＬＡＮの運用に関する責任者は企画部長とする。


５．システム管理者
システム管理者は社長が任命し次の権限を与える。
(2)不正行為の監視及びアクセスログ記録
③データの不正持ち出しの監視
⑤不正アクセスの防止及び監視のため，専用ソフトにて社内ＬＡＮのパソコン操作及びアクセスログ記録を収集し保存する。
６．定義
(1)電算機器
電算機器とは，パソコンとその周辺機器（プリンター，外部記憶装置等）および，社内の業務を遂行するためのプログラム，およびそのバックアップとしての記憶媒体（フロッピーディスク等）を言う。この規定を適用する電算機器は，社内ＬＡＮとの接続に必要な機器とし，以下に定める。
①サーバー
②ルーター
③端末機器（パソコン，ディスプレイ）
④プリンター
⑤その他の主要機器（ＨＵＢ，補助記憶装置など）
⑥ＬＡＮで使用しているソフトウェア
(2)社内ＬＡＮ
社内ＬＡＮとは，本社地区のサーバー及び本社地区サーバーとネットワークで接続された電算機器とで構成されるシステムを言う。
７．２電算機器管理の責任
(2)サーバーのデータバックアップは企画部にて毎日行い，サーバーデータが損傷した場合，迅速に復旧するものとする。使用者は，各端末パソコン内のデータバックアップを定期的に責任を持って行う。
(4)使用者は，アクセス権のないデータにアクセスしてはならない。また，他人のＩＤとパスワードを不正に使用してはならない。
８．１企画部（電算管理）
(6)ＬＡＮプログラム及びＩＳＯ文書管理システムデータベースは，東京工場，営業本部にデータバックアップサーバーを設置し，データのバックアップを行う。
１２．データベースの維持，保存
(2)ＬＡＮ端末使用者が，データをコピーし，社外へ持ち出すことを禁止する。(3)ＬＡＮ端末使用者が，データをプリントアウトし，意図しない目的で，社外へ持ち出すことを禁止する。
ウ秘密情報保持に関する誓約書
原告は，秘密情報管理規定８項(3)に基づき，平成１７年３月頃，ジーベック出向中の者を含め原告の全従業員に対して一斉に以下の記載内容のある秘密保持誓約書の作成を求め，これを原告に提出させた。被告は，当時，ジーベック出向中であったが，同様に秘密保持誓約書（甲１６。以下，この被告作成に係る秘密保持誓約書を「本件誓約書」という。）に署名押印して作成し，これを原告に提出した。記私は，貴社の秘密情報（営業秘密情報及び個人秘密情報）に関して，以下の事項を遵守することを誓約いたします。
１．秘密情報の保持
貴社の秘密情報管理規定に記載されている秘密情報については，在職中はもとより退職後も貴社の書面による許可なくして自ら使用し，あるいは第三者に開示するなど一切漏洩しないこと。
２．機密資料の保管・返還
貴社在職中は，私が保管を命ぜられた貴社の営業秘密情報及び個人秘密情報に関する資料類（製品，試作品，文書，データ，図面，電子媒体等一切）を責任を持って保管し，第三者に漏えいせず，また，貴社退職時にはこれら全ての資料を貴社に返還すること。
３．秘密情報の帰属
営業秘密及び個人秘密は，貴社に帰属することを確約いたします。また秘密情報については，私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し，その権利が私に帰属する旨の主張をいたしません。
４．第三者の秘密情報の保護
知り得た第三者の秘密情報については，その第三者の承諾なくして自ら使用し，あるいは外の第三者に開示・漏洩しないこと。
５．競業避止義務の確認
貴社退職後２年間は，貴社と市場の競合する事業者に就職し，あるいは自ら貴社と競合する事業を行わないこと。
６．損害賠償義務
前各項並びに秘密情報管理規定に違反して貴社の秘密情報を開示，漏洩，もしくは使用した場合は，法的な責任を負担するものであることを確認いたし，これにより貴社が被った一切の損害を賠償することを約束いたします。
(5)仮処分手続及び双和化成に対する訴訟
ア原告は，平成２６年，その当時，滋賀県高島市に居住していた被告を債務者として，被告が原告の営業秘密を持ち出したことを前提に，原告の営業秘密の使用・開示の差止め及びその返還等を求める仮処分命令を大津地方裁判所に申し立て（大津地方裁判所・平成２６年（ヨ）第１６号）（以下「本件仮処分」という。），主張する営業秘密の範囲を途中減縮等させながら，平成２７年３月３１日，その旨を命じる内容の決定を得た（甲１。ただし，仮処分決定が発令された営業秘密の範囲は本件訴訟で対象とした別紙１ないし５よりも狭い。）。
原告は，同決定の正本を債務名義として，同決定で返還を命じられた複製物を含む電子データの返還債務の履行遅滞を主張して間接強制を大津地方裁判所に申し立て，同裁判所は平成２７年５月２０日，被告に対し，上記複製物を含む電子データの返還義務を履行しない限り１日につき３万円の割合による金員の支払を命ずる内容の決定をした（甲３２）。
被告は，同決定について，執行抗告を申し立て，さらに特別抗告を申し立てたが，いずれも斥けられ，被告には，現在も，日々，上記間接強制による金員の支払債務が発生している状況にある。なお被告は，本件仮処分に対しての異議申立てをしていない。
イ原告は，被告が原告の営業秘密に当たる電子データを持ち出し，研磨市場における原告の最大の競合会社である双和化成に開示しているとして，平成２７年１０月３０日，双和化成に対し，同電子データの使用差止め等を求める訴訟を京都地方裁判所に提起した。同訴訟は，京都地方裁判所において，現在も係属し，審理中である。なお，同訴訟において原告が営業秘密として主張している対象は８件のみであり，うち７件（訴え変更後別紙１の各営業秘密目録記載の電子データ管理番号（以下「管理番号」という。）４，９，１３，２８，４５７，４６３及び４９５）が本件訴訟の対象と重複している。
３争点及び当事者の主張
(1)被告には，「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」で本件電子データを開示ないし使用するおそれがあるか。
（原告の主張）


ア被告が本件電子データを持ち出し原告に返還していないこと(ｱ)営業秘密目録１，７及び８記載の電子データについて被告は，平成２５年４月１７日，営業秘密目録１，７及び８記載の電子データを，Ｙドライブから原告から支給されたものではないＵＳＢメモリ（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ社製。以下「本件ＵＳＢメモリ」という。）へ複製し保存した。そして，被告は，その移行した電子データも，使用した本件ＵＳＢメモリを原告に返還していない。
(ｲ)営業秘密目録２ないし６，１３ないし１５記載の電子データについて被告は，平成２５年５月４日，原告から支給されたものではない外付けポータブルＨＤＤ（メーカーＩ－ＯＤＡＴＡ，機種名ＨＤＰＣ－Ｕシリーズ。以下「本件外付けＨＤＤ」という。）を，原告において被告に与えられていた業務用端末ＰＣ（以下「被告業務用端末ＰＣ」という。）に接続した上，被告業務用端末ＰＣに接続していた業務用外付けＨＤＤ(以下「被告業務用外付けＨＤＤ」という。)から，同ドライブに，以前，Ｙドライブから複製し保存されていた営業秘密目録２ないし６，１３ないし１５記載の電子データを，本件外付けＨＤＤへ複製し保存した。そして，被告は，その移行した電子データも，使用した本件外付けＨＤＤも原告に返還していない。
なお，営業秘密目録２ないし６，１３ないし１５記載の電子データが，もともとＹドライブに保存されていたということは，被告が，営業秘密目録２ないし６，１３ないし１５記載の電子データと同名称の電子データを，平成２４年２月９日，同年３月２３日（但し，営業秘密目録４記載の電子データは平成２３年８月２日）に，Ｙドライブから，被告業務用外付けＨＤＤ及び被告業務用端末ＰＣ内に複製していることを示すＰＣ操作ログから明らかである。
イ被告が本件電子データを不正の利益を得る目的又は原告に損害を与える目的
で開示し，使用するおそれがあること
被告が，現時点においても，原告から持ち出した秘密情報である本件電子データについて，現在の協力先である双和化成に対して開示し，又は自ら使用してアルミナ長繊維を用いた製品の製造及び販売に使用することにより，自ら利益を獲得し，また原告に損害を与える目的を有していることは，以下の各事実により裏付けられる。
(ｱ)被告は，本件電子データにつき，原告在職中に取得して社外へ持ち出し，現在も保有しているにもかかわらず，返還を拒絶している。(ｲ)被告は，現在，原告と競合する双和化成の施設内で勤務しており，１４畳程度の研究スペースを，賃料をまったく負担せずに無償で使用できるという利益提供を受けているうえ，双和化成に対し，アルミナ長繊維を用いた製品の開発・製造・販売への協力を行っている。
そして，被告は，双和化成から，研究成果について，経済的な対価を得ることを今後も予定し続けている。また，被告の子女は，双和化成の事務職として勤務している。
(ｳ)被告は，原告を懲戒解雇された後，双和化成への協力以外に生計をたてる手段がなく，また学生の子女を養育していたにもかかわらず，双和化成への協力開始以降に，新車を新たに購入して乗り換えるなどしており，双和化成での勤務及び協力に関し，双和化成から直接，又は第三者を介して対価たる金銭を得ているものと考えられる。
それにもかかわらず，平成２７年１０月１日に行われた双和化成に対する証拠保全手続において，双和化成代表者は，裁判官に対し，「被告と同社らとの間の電子メール又は文書のやり取りは，一切存在しない」，「被告に対して支払われた金員の明細も，一切存在しない」といった事実に反する不合理な弁解を行って，被告との協力関係を認めようとせず，現在に至っても被告と同社との電子データや金員のやり取りについての開示を拒絶し続けている。
(ｴ)被告は，原告在職中に，双和化成から転職の勧誘を受けていた。また，被告は，高強度アルミナ長繊維の開発に従事する原告従業員Ｐ４に対し，転職の勧誘をしていた（甲４・１４頁）。このように，被告は，原告在職中から，双和化成への転職を検討しているとともに，原告やジーベックの人的資源及び物的資源の外部への流出又は移転に向けた言動をとっていた。
双和化成は，原告とジーベックのアルミナ長繊維製品に係る共同事業に関し，技術担当として被告やＰ２課長を，営業担当としてジーベックの従業員Ｐ５をターゲットとして転職の勧誘を行っており，実際に被告の引き抜きには成功している。すなわち，双和化成は，原告とジーベックのアルミナ長繊維製品に係る共同事業に関する技術上及び営業上の情報を入手するための引き抜き等の行為に及んでいる。(ｵ)被告は，上記ア(ｲ)の行為を，原告システム管理者による被告業務用端末ＰＣでされた操作内容の検知・発覚の可能性を少しでも低下させたいとの意図に基づき，被告業務用端末ＰＣからＬＡＮケーブルを抜いた状態で行っている（そのことは，ＰＣ操作ログにおけるＩＰアドレスが「０．０．０．０」と表示されていることから裏付けられている。）。
(ｶ)被告は，原告退職前に，被告業務用端末ＰＣ及び本件外付けＨＤＤの電子データを消去する際，被告の担当業務とは関係しない膨大な量の電子データを被告業務用端末ＰＣや本件外付けＨＤＤへ複製保存したという事実が原告に発覚することを防止するため，あえて操作時間を合計１１時間１９分４８秒（ＰＣ上の総処理所要時間は，２１４時間１９分４２秒）もかけてコピーと削除を繰り返すという，消去済みの電子データの復元・解析が困難となる消去方法を選択している。(ｷ)被告は，大量の電子データの複製及び持出につき「業務引継」という目的があったなどと主張しているが，被告が原告に残置した電子データはごく少数であるうえ，被告から業務引継など行われていないことから，業務引継の目的で行われたものではないことは明白である。
（被告の主張）


ア被告が本件電子データを持ち出し原告に返還していないことについて(ｱ)営業秘密目録１，７及び８記載の電子データについて被告は，業務においてＩ－ＯＤＡＴＡ製のＵＳＢメモリを主に使用していたが，Ｋｉｎｇｓｔｏｎ社製やその他のＵＳＢメモリも必要に応じて使用しており，業務のため，日常的にＹドライブに自由にアクセスし，Ｙドライブに保存されている電子データのコピーも自由に行っていたので，平成２５年４月１７日に営業秘密目録１，７及び８記載の電子データをＹドライブから本件ＵＳＢメモリに複製したか否かは覚えていない。
そして本件電子データが戻されていないとの点，本件ＵＳＢメモリが戻されていない（渡していない）との点も知らない。本件ＵＳＢメモリは，開発課内の被告の机上に置いていたが不在の間になくなっていた。
(ｲ)営業秘密目録第２ないし６，１３ないし１５記載の電子データについて平成２５年５月４日に，被告業務用外付けＨＤＤのＨドライブ内の電子データを本件外付けＨＤＤに複製保存したことは認めるが，複製した電子データの中に，営業秘密目録２ないし６，１３ないし１５記載の電子データが含まれていたかは不知であり，また，これらの電子データが，もともとはＹドライブに保存されていたものであることも不知である。
本件外付けＨＤＤ（Ｉ－ＯＤＡＴＡ製）が，原告に返還されていない（渡されていない）ことは認める。被告は，引き継ぎのための整理作業を終えた後，当該外付けＨＤＤを物理的にバラバラに壊して捨てた。このように外付けＨＤＤをバラバラにして廃棄することは，被告としては通常行っていることである。イ被告が本件電子データを不正な目的又は原告に損害を加える目的で開示し，
使用するおそれがあることについて
原告は，被告が，持ち出した本件電子データを，現在の協力先である双和化成に対して開示し，又は自ら使用してアルミナ長繊維を用いた製品の製造及び販売に使用することにより，自ら利益を獲得し，また原告に損害を与える目的を有している旨主張するが，その根拠はなく否認する。
(ｱ)原告は，被告が本件電子データをなお保有して返還を拒絶していると主張するが，被告は既に原告が主張するような電子データを保有しておらず，そのため返還したくても，できないため，本件仮処分による間接強制により苦しんでいる状況にあるくらいである。
(ｲ)被告は原告退職後，双和化成と協力関係があることから，被告と双和化成の関係を疑っているが，これは，職業選択の自由の範囲内の行為である。そもそも被告は，原告を退職するまで，双和化成から転職の誘いを受けたことはないし，他の原告従業員を転職勧誘したこともない。被告は，原告から懲戒解雇され，退職金の支給もなく，また，小さな地元で生活をすることすら困難になったことから，展示会などで情報収集のために話をしたことがある程度であった双和化成の代表者に相談し，その結果，平成２５年８月から双和化成のアルミナ繊維を用いた製品の製造に協力することになったのである。
被告は，被告自身の長年培った経験やノウハウを利用してアルミナ繊維を用いた製品の製造に関し双和化成に協力することは可能であり，本件電子データを開示したり，使用したりすることはない。
(ｳ)原告は，被告が上記ア(ｲ)の行為を，被告業務用端末ＰＣからＬＡＮケーブルを抜いて作業した旨主張するが，被告は，ネットワークに接続するためのＩＤ及びパスワードを入力せずに作業しただけである。Ｙドライブや被告業務用端末ＰＣ及び被告業務用外付けＨＤＤを使用するだけであれば，ＩＤ及びパスワードの入力画面の欄に入力せず，「キャンセル」を押せば使用することができたので，物理的にＬＡＮケーブルを抜かなくても，ＬＡＮシステムに接続していないことで被告業務用端末ＰＣのＩＰアドレスがＬＡＮケーブルを抜いて使用した状態と同じように記録されることもあるはずである。
なお，原告の主張によれば，ＬＡＮケーブルを抜いた状態では被告業務用端末ＰＣの使用すらできないはずであるにもかかわらず，原告は，被告が同ＰＣを使用したことを前提とする主張をしているものであり，原告の主張は全体として矛盾している。
(ｴ)原告主張に係る本件ＵＳＢメモリや本件外付けＨＤＤへの複製保存行為は，被告が原告を退職するに当たり，後任者へのスムーズな引き継ぎのため事前に電子データ整理をするためにしたのであって，被告業務用端末ＰＣ（Ｄドライブ）及び被告業務用外付けＨＤＤ（Ｇ，Ｈドライブ）内の電子データの整理はそのうちの一つにすぎない。したがって，従来の電子データを消去済みにした被告業務用端末ＰＣ及び被告業務用外付けＨＤＤに，本件外付けＨＤＤにバックアップしていた被告業務用端末ＰＣ及び被告業務用外付けＨＤＤにあったファイルを戻す作業もあれば，分析機器の電子データを移すこともあるし，ＵＳＢメモリの中にある電子データを戻すこともある。
原告は，被告が行った電子データ消去の方法を特殊な方法であるとするが，インターネットでも公表されている方法である。時間を要するが，ＰＣに指示を与えて，その間，被告自身はほかの業務もできることから，平日の業務の合間に行っていた。
(2)本件電子データの「営業秘密」該当性
（原告の主張）
ア秘密管理性
本件電子データは，以下のとおり，「秘密」として管理されていた。
(ｱ)Ｙドライブのアクセス制限
①本件電子データは，原告東川原工場２号棟内の開発課事務室内に設置されていた，開発課従業員のみが共用する１台の共有ファイルサーバー内の「Ｙドライブ」に保存されていた。


②原告において，平成２３年１月にＹドライブの設置及び運用が開始された際，原告社外からＹドライブへのアクセス不可とする設定に加え，原告社内でもアクセスを可能とする範囲は，開発課従業員４名に限定された（平成２４年４月以降は，東川原工場長及び研究技術部長を加えた合計６名に制限された。）。なお，開発課事務室に設置された共用ノートＰＣからもＹドライブへのアクセスは可能であったが，当該ＰＣは，開発課従業員のみのＩＤとパスワードを入力することでしか使用することができなかったから，いずれにしても，開発課従業員しかＹドライブにアクセスすることはできなかったといえる。
③このようなアクセス制限措置は，Ｙドライブに「プライベートＩＰアドレス」を設定し，かつ，上記Ｙドライブへのアクセスが許可された各従業員の業務用端末ＰＣにおいて，個別に，Ｙドライブへのアクセスに必要な設定を行うという方法によって実現された。すなわち，Ｙドライブにアクセスするためには，ⅰ開発課従業員の業務端末ＰＣを起動して使用するため，ログイン時における正しいＩＤとパスワード入力に加え，ⅱ上記ⅰのＩＤとパスワード入力後に表示されるデスクトップ画面から，ＹドライブへアクセスするためのＩＰアドレス入力が必要であった。④なお，希望者には，二回目以降のＹドライブへのアクセスには再度のＩＰアドレス入力が不要となる設定が行われた。
⑤製造課所属のＰ３や他の従業員には，Ｙドライブへのアクセス権は付与されておらず，Ｙドライブに保存されていたＰ３やその他の原告従業員の作成に係る電子データに関しては，Ｐ２課長が社内メールで受領後，同人によってＹドライブに保存されていたものである。
(ｲ)Ｙドライブの運用ルール設定
開発課内において，本件電子データが保存されていたＹドライブ内の各フォルダの電子データの作成・変更・削除については，Ｐ２課長が，事前又は事後に作成・変更・削除の内容確認を行い了承するというルールで運用されていた。当該運用ルールについては，被告を含む開発課従業員が参加する，平成２３年２月２８日に実施された原告定期開発報告会の席上や，その後の「３分会議」の場で，Ｐ２課長からの口頭での伝達によって，被告を含む開発課従業員に周知されていた。(ｳ)電算管理規定，秘密情報管理規定による秘密管理「電算管理規定」において，原告における電算機器（ファイルサーバーであるＹドライブも「電算機器」（甲１４・６項（１）①）に該当する。）の管理及び運用等に関する秘密管理の為の規定が定められ，また，「秘密情報管理規定」において，原告における秘密情報の保護等に関する規定が定められていた。(ｴ）秘密として管理されていることの客観的認識可能性前記(ｱ)ないし(ｳ)の事実に加え，次の事情から，被告を含むＹドライブへのアクセス権を付与されていた開発課従業員において，本件電子データを含むＹドライブに保存されている電子データが，秘密として管理されていることの認識可能性があったことは明らかである。
①    平成２３年１月７日に，原告企画部のシステム担当者が開発課を訪問し，Ｙドライブ設置のための配線やＩＰアドレスの設定によるアクセス制限などのシステム設定をＰＣ１台ずつに行ったが，その際，原告企画部従業員のＰ６は，設定に立ち会った被告を含む開発課従業員に対し，ＩＤ及びパスワード等，ＰＣのアクセスに必要な情報についての説明をした。
また，Ｙドライブ設置のためのシステム設定が完了した後，Ｐ２課長は，被告を含む開発課従業員に対し，ＹドライブについてＩＰアドレスにより原告社内からもアクセス制限措置が行われている旨等の説明をした。
②高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールが，原告にとっていわば「稼ぎ頭」となっている重要製品であること，情報の性質上，Ｙドライブには長年にわたって蓄積されてきた原告における非公知のノウハウや顧客情報等が保存されていたため，Ｙドライブ内の電子データが原告にとって技術上及び営業上の秘密情報であり，他社に知られてはならない性質の情報であったこと，及びこれらの秘密情報が原告と競合する双和化成に渡った場合，原告の競争力が損なわれることは，被告を含む開発課従業員は当然，認識していた。
③被告は，原告在職中，電算管理規定（甲１４）と秘密情報管理規定（甲１２）の存在とその内容を知っていた。
④被告は，秘密保持誓約書の提出に際し，当該秘密保持誓約書の内容につき特に異議及びその他意見を述べなかった。
⑤平成２５年６月１０日の原告との面談において，被告は，持ち出しを疑われている営業秘密の内容を一つずつ具体的に示され，それぞれが秘密かどうかという質問に対し，いずれも「秘密」であるとの認識を有している旨を回答した。⑥本件電子データは，いずれも秘密情報管理規定（甲１２・別表－１）に定められた「機密レベル２」である「営業秘密」に該当し，秘密情報管理規定（甲１２）上の秘密保持義務（８項）を負っている旨を，開発課従業員であれば当然のこととして認識していた。


⑦被告は，本件電子データの本件外付けＨＤＤへの複製を，他の原告従業員に作業を見られたくなかったという理由で，わざわざゴールデンウィーク期間の休日である平成２５年５月４日を選んで出社して行ったが，被告の複製作業中，Ｐ３が出社してくると，すぐに作業を中断して退社している。しかも，被告は，ＬＡＮケーブルを抜いて複製作業をし，原告退職前に，被告業務用端末ＰＣ及び被告業務用外付けＨＤＤの電子データを消去する際，わずか数分で完了する「ＷｉｎｄｏｗｓＸＰでハードディスクをフォーマットする方法」を選択せず，あえて操作時間を合計１１時間１９分４８秒（ＰＣ上の総処理所要時間は，２１４時間１９分４２秒）もかけてコピーと削除を繰り返すという労力をかけてまで，消去済みの電子データの復元・解析が困難となる消去方法を用いている。(ｵ)Ｙドライブ運用開始前の電子データの存在について開発課Ｙドライブの前身となる開発課従業員の共有サーバーについては，そもそも原告の社内ＬＡＮとは接続されておらず，原告開発部門以外の原告従業員は，当該共有サーバーにアクセスすることはできなかった。当該共有サーバーは，開発に係わる従業員５名の業務用端末ＰＣとのみＬＡＮケーブルで有線接続され，有線接続されたＰＣからのみアクセス可能とするアクセス制限が行われていたことに加え，Ｐ２開発課課長から被告を含む開発課従業員に対し，社外第三者への漏えい・開示が発生しないよう注意すべき旨の指導が行われており，原告の営業秘密に該当することを開発課従業員全員が認識していた。
したがって，Ｙドライブ運用開始時より前に作成され，保存された電子データが含まれている点は，Ｙドライブの電子データの秘密管理性を否定する理由にはならない。
(ｶ)他部署等における電子データの保管について
被告が原告他部署にて保管されていると主張する電子データについては，いずれも開発課において保管されており，原告他部署や第三者での保管は行われておらず，原告との関係で秘密保持義務を負って本件共同事業を行っているジーベックとの情報共有は，秘密管理性を失わせるものではないし，第三者の外注加工業者に情報が開示されたとしても，同業者との秘密保持契約の締結により，同業者が受領した原告の情報につき秘密保持義務を負うこととなるため，外注加工業者との情報共有により秘密管理性が失われることもない。
イ非公知性，有用性
本件電子データは，以下のとおり，有用な技術上又は営業上の情報であって，公然と知られていなかった。
(ｱ)本件電子データの個別の非公知性，有用性は，訴えの変更後別紙３の各欄記載のとおりである。
(ｲ)一般に秘密管理性，非公知性要件を満たす情報については，有用性が認められることが通常であるうえ，有用性の有無は，特許法における進歩性要件とは無関係である。
そして，上記別紙３の有用性の欄に記載のとおり，本件電子データの情報を用いれば，高強度アルミナ長繊維の生産が可能とあるし，また原告の取引情報や，個別の顧客との関係での要求使用を把握できるなどして，競争上優位になり得るから，これらの情報が，客観的にみて，事業活動に有用であることは明らかである。被告は，本件電子データの作成日が古く有用性を欠く旨も主張するようであるが，そのような情報は，原告においてあえて特許出願せず社内ノウハウとして秘蔵化するという戦略のもと，現在も使用されている情報であり，被告の主張は失当である。(ｳ)非公知性の立証責任は，むしろ被告にあると解されるが，被告は，現に本件電子データを取得及び保有しており，公知性の立証機会も十分に与えられていたにもかかわらず，抽象論として「公知」などと主張するのみであり，具体的に「公知」である旨の主張又は立証が行われなかった。
被告の指摘する管理番号４，９，１３及び２８を一部開示する物として提出した乙４７の１ないし４において黒塗りされている箇所は，インターネット上で開示されておらず，またリバースエンジニアリングによって確知することはできない。そもそもリバースエンジニアリングでは本件電子データの各記載内容全てを得ることはできず，本件電子データに係る情報は，リバースエンジニアリングによって得られる情報と比べて，精度と利用価値においてまったく異なるものである。また，本件電子データに関しては，原告から中間業者，商社又は加工業者に対して開示されているということもない。
（被告の主張）
ア営業秘密の特定について
原告は，営業秘密目録１ないし８及び１３ないし１５記載の本件電子データについて，「ファイル名称，作成日，作成者」で特定十分であるとして個別の内容を開示しないが，その「有用性」，「非公知性」が判断できるだけの技術的情報を特定することが不可能であり，審理における攻撃防御の対象としてのみならず，執行の対象としても特定できておらず，「営業秘密」の特定として不十分である。また本件訴訟手続外において，原告から一部黒塗りで開示を受けたが，開示された内容は，目録記載の作成日と異なるもの，作成日が不明であるもの，作成者が不明であるものが多数存在している。
イ秘密管理性について
秘密管理性の要件を充足するためには，当該営業秘密に関してその保有者が主観的に秘密にしておく意思を有しているだけでなく，従業者，外部者から，客観的に秘密として管理されていると認められることが必要である。すなわち「秘密として管理されている」といえるためには，①当該情報にアクセスできる者が制限されていること，②当該情報にアクセスした者が，当該情報が秘密であることが認識できるようにされていることの要件を充足することが必要であるが，以下のとおり，その要件は，いずれも充足されていない。
(ｱ)Ｙドライブにはアクセス制限がされていなかったこと本件電子データの全てがＹドライブに保存されていたとの原告の主張については，不知である。
仮に本件電子データがＹドライブに保存されていたとしても，Ｙドライブは，原告のいう開発課従業員４名（後に同課以外の２名を含む６名）以外のＰＣからもアクセスでき，アクセス制限されていなかった。
すなわち，開発課事務室には共用ノートＰＣが設置されており，同ＰＣから「Ｙドライブ」へのアクセスが可能であった。同ＰＣは，開発課従業員以外も開発課を訪れた際に使用することもでき，開発課事務室外に持ち出すことも可能であり，東川原工場１号棟又は３号棟で使用する際も，ＨＵＢに接続すればＹドライブにアクセスすることができた。しかも，ＩＤ及びパスワードは，本社サーバーにアクセスするために必要なものにすぎず，このノートＰＣを使用するためＩＤ及びパスワードの入力は不要であった。


次に，Ｙドライブが接続されていたＨＵＢに製造課のＰ３の業務用端末ＰＣも接続されていたことは原告も認めるところであるから，Ｐ３も「Ｙドライブ」にアクセスできていたはずである。
また，「Ｙドライブ」は社内ＬＡＮに接続されているのであって，原告が主張するような４名（後に６名）以外のＰＣも，社内ＬＡＮを通じて「Ｙドライブ」にアクセスすることが可能であったはずである。
そもそも「Ｙドライブ」は，被告を含む開発課従業員がジーベックに出向している際に，従業員の間で，ＵＳＢメモリなどで電子データの交換をしていたのでは容量が多い情報を交換できないし煩雑であるということで，従業員の一人が家電量販店で外付けＨＤＤを購入してきて個人使用の各業務用端末ＰＣに接続し，自主的に「共有ディスク」として使用していたものである。保存されている電子データは，当時，自由に作成，閲覧，コピー，変更及び削除ができた。被告を含む開発課従業員及び製造課のＰ３は，ジーベック出向中も原告に復職した際にも，原告の東川原工場２号棟内の開発課事務室で勤務しており，机も一緒であったことから，「共有ディスク」は開発部門の原告への移管に伴いそのまま移され，「Ｙドライブ」となったものであり，その管理・使用状況は，ジーベック時代の「共有ディスク」の管理・使用状況と一緒であった(乙５０)。
(ｲ)秘密として管理されていることの客観的認識可能性がないこと次のような事情から，被告は，「Ｙドライブ」内に保存されている電子データが，「秘密」として管理されていると知らなかったし，客観的な認識可能性も存在しなかった。
①被告は，Ｙドライブが４名（後に６名）にアクセス制限されていることも，ＩＰアドレスによってアクセス制限されていることも原告から説明を受けたことはなかった。また，ＩＰアドレスを原告から教えてもらったこともなく，原告がＩＰアドレスの入力画面であるとする画面を見たこともなければ，ＩＰアドレスを入力したこともない。
②ＩＤ及びパスワードは，本社サーバーにアクセスするために必要であったものであり，Ｙドライブにアクセスするために必要であったものではない。③Ｙドライブ内に保存されている電子データのフォルダ名，ファイル名には営業秘密であると分かる「丸秘」，「対外秘」の記載がなかったし，ファイルにはパスワード設定もされていなかった。
④原告のいう「運用ルール」など存在せず，「３分会議」で説明されたこともない。「Ｙドライブ」内の電子データの作成・変更・削除に承認など必要とはされず，閲覧，複製は自由であった。
被告のみならず，他の従業員も，Ｙドライブや与えられていた業務用端末ＰＣや業務用外付けＨＤＤ内の電子データをＵＳＢメモリその他の記憶媒体に複製保存し，それら記憶媒体を使用して作業をしていたが，指導又は注意を受けたことは一度もなく，以上のような状況で，被告はＹドライブ内の電子データが「秘密」として管理されていることを知らなかったし，客観的認識可能性もなかった。⑤平成２３年１月に「Ｙドライブ」を設置して以後，秘密情報管理規定・電算管理規定・秘密情報保持誓約書の説明，研修はなく，改訂も行われていない。秘密保持誓約書は，被告がジーベックに出向していた平成１７年に，特に何の説明もなく署名捺印したものであり，これによって，平成２３年1月に運用が開始されたＹドライブ内の電子データが営業秘密に当たることを理解することはできない。電算管理規定（甲１４）・秘密情報管理規定（甲１２）は，どの条項が「Ｙドライブ」に該当するか，条項を一読しただけで，到底，理解できないものである。秘密情報管理規定の別表－１機密レベル２①「業務遂行上必要な情報で，生産方法，生産技術，販売方法のノウハウ」，②「業務遂行上必要な情報で，特定の業務を行う部署，部門，グループ内の情報」，③「研究，開発，市場開拓等に関する情報」は，いずれも極めて抽象的な文言であって，広範囲の情報が該当する可能性があり，具体的に個々の情報に秘密指定のないままで，個々の従業員が①ないし③に該当するか否かを判断することは不可能である。
また，秘密情報管理規定の別表－１では，レベル２に該当する情報の具体例として１ないし４を挙げるが，この具体例に該当するものは，全て「本社サーバー」に保存されている情報であって，「Ｙドライブ」に保存されている情報ではない。別表－１，別表－２は，いずれも，平成１５年１１月に規定されたもので，「Ｙドライブ」は平成２３年１月にジーベックから移管されたものであるから，「Ｙドライブ」保存データについて想定されていない。
なお，本件電子データには，およそ秘密情報管理規定の機密レベル２に該当するとは常識的に考えられない平成１６年当時の外注業者サンキコーの加工原価の記載がある見積書（管理番号８７５，乙４２の１７）も含まれているが，被告としては，このような電子データが，レベル２に該当するような「営業秘密」であると認識することは不可能である。
さらに，Ｙドライブに含まれる膨大なフォルダについて，営業秘密に当たるものと当たらないものとの区別の基準も不明である。
本件電子データの中には，開発課従業員以外の業務，製造，ジーベック及び外注加工業者等においても使用するものが含まれ，それら大半は「Ｙドライブ」として設置された平成２３年１月以前に作成されたものであるから，Ｙドライブは原告開発課従業員のみが共有すべきと判断された営業秘密情報の保管場所ではなく，保存されている電子データも「営業秘密」として管理・使用されていなかったといえる。
ウ非公知性，有用性について
(ｱ)本件電子データが非公知性，有用性を有することは全て否認ないし争い，原告から乙４１，乙４２（いずれも枝番号を含む。）として一部開示された部分についての非公知性，有用性についての被告の主張は，別紙開示を受けた電子データの有用性，非公知性についての被告の主張の該当欄記載のとおりである。そもそもアルミナ長繊維の製造方法は，もともとアメリカの３Ｍ社が開発したものであり，日本では住友化学株式会社，ニチビ株式会社，三井鉱産株式会社が開発及び製造をしており，研磨砥石へのアルミナ長繊維の使用は，原告よりも前に，旭化成株式会社，双和化成が行っている。アルミナ長繊維の製造方法も，研磨砥石の製造方法も，多数の特許が存在し，製品も多数市場に出回っている。原告が営業秘密として主張するアルミナ繊維営業リストについても，ＡＬＦ原材料は，特許その他の刊行物で開示されており非公知ではない。


(ｲ)本件電子データは，次のとおり，当該情報が事業活動に使用・利用されていたり，又は，使用・利用されたりすることによって費用の節約，経営効率の改善等に客観的に役に立つとはいえず，「有用性」の要件を充足しない。①本件電子データは，その作成日がいずれも古いものばかりである。②管理番号４，９，１３及び２８に対応する乙４７の１ないし４で黒塗りにされている線材の直径の長さ，ブラシの外径，ホルダーの寸法や番手の具体的な数字は，インターネット上で誰でも閲覧することができる（乙４８の１ないし４）。また，製品は，誰でも購入することができ（乙４９の１，２），製品の分析をすれば使用繊維の成分も結晶構造も分かる。
接着剤についても，一般的なメーカーが製造しているものであり，外注加工業者も特殊な業者ではない。
③上記乙４７の１ないし４はジーベックが原告に製品の生産依頼するための生産依頼書であり，また管理番号４５７，４６３，４９５を一部開示する乙４７の５ないし７は，平成１９年ないし平成２３年の特注品図面であり，ジーベック従業員なら誰でも見ることができるものである。また，原告の工場にも他の部署にも印刷されたものがあり，閲覧制限もないものである。
更に，特注品図面とは，取引顧客先の指示通りに書いた図面であって，１０年前の特注品が現在も使われているとは考えられない。特注品の仕様は取引顧客先から数社の商社を通して原告に依頼されるもので，その内容は商社も全て把握している。(3)本件電子データは，本件誓約書に定められた「営業秘密情報」に当たるか。
（原告の主張）
Ｙドライブ保存データは，原告の社内基準である原告の秘密情報管理規定の別表－１機密レベル２に定める①「業務遂行上必要な情報で生産方法，生産技術，販売方法等のノウハウ」，②「業務遂行上必要な情報で，特定の業務を行う部署，部門，グループ内の情報」，又は，③「研究，開発，市場開拓等に関する情報」に該当する。そのため，原告の社内基準によっても「営業秘密」としての取扱が求められていた。したがって，Ｙドライブ内に保存されていた本件電子データは，本件誓約書に定められた「営業秘密情報」に当たる。
（被告の主張）
本件誓約書は，被告がジーベックに出向中，特に説明を受けることなく，署名押印したものであって，これに基づく合意は無効である。秘密保持特約が有効とされるためには，保護に値する営業秘密が存在しなければならないが，特約により秘密保持義務を課することはできない。本件電子データは，保護に値する秘密に該当しないから，誓約書上の「営業秘密情報」に当たらない。
(4)被告が本件電子データ又はその複製物の返還義務を負うか。
（原告の主張）
ア本件電子データは，秘密情報管理規定に定める「営業秘密情報」に該当する。原告の社内規則である秘密情報管理規定の８項の秘密情報の扱いにおいて，原告従業員は，①秘密情報の非開示・漏洩禁止（(5)），及び②秘密情報の不正目的使用の禁止（(1)）が命じられるとともに，秘密保持のため「秘密情報保持に関する誓約書」と題する書面の提出が義務付けられている（(3)）。そして，この(3)の規定に基づき，被告は甲１６の誓約書を原告に提出しているのであるから，甲１６の文言解釈は，秘密情報管理規定（甲１２）と併せて行われるところ，原告従業員であった被告は，同規定（甲１２）８項に基づき，被告が開発課においてアクセスを許可されていたＹドライブ内の秘密情報の保管を命じられていたのである。さらに，開発課のＰ２課長により，被告を含む開発課の従業員は，Ｙドライブ内の情報の作成，変更，削除につきＰ２課長の了承を得るものと指示されていた（甲５６）ことも，被告がＹドライブ内の情報につき保管を命じられていたことを裏付ける事実である。
イ原告の社内規則である電算管理規定（甲１４）１２項（データベースの維持，保存）において，原告従業員による原告の電算機器内に保存された情報の取扱いが定められている。
原告従業員が使用する業務用端末ＰＣや外部記憶装置であるＹドライブは，社内ＬＡＮとして構成されている（甲１４・第６項（１），（２））ところ，ＬＡＮ端末を使用する原告従業員は，社内のデータのコピー及びプリントアウトしたものの社外持出禁止（甲１４・第１２項（２），（３））が命じられている。また，原告従業員は，会社からアクセス権の付与されていないデータへのアクセス禁止（甲１４・第７．２（４））も命じられている。このように，原告従業員であった被告は，秘密情報管理規定（甲１２）やＰ２課長の指示に加え，電算管理規定（甲１４）に基づいても，被告が開発課においてアクセス権を付与されていたＹドライブ内の本件電子データの保管を命じられていたのである。
ウ秘密保持誓約書第２項では，原告従業員保管に係る秘密情報について，原告従業員が，原告退職時に「資料類（・・・データ・・・電子媒体等一切）」について返還すべき義務が定められている。
秘密保持誓約書第２項における返還義務の対象となる電子データには，当該電子データを電子的に複製したデータも当然含まれる。なぜなら，データ保管に係る社内規則の適用を受けるデータ・秘密情報には，原データの複製物も含まれており（甲１４第１２項(2)，(3)及び甲１２第８項），何より誓約書第２項の文言解釈として，電子的に持ち出したデータであれば，原告社内の秘密情報と同一データであったとしても，一切返還義務を免れるとする解釈は著しく不合理であり，当事者の合理的意思に反するためである。
エ被告は現在も原告から複製して持ち出した本件電子データを保有している。オ以上より，原告は，被告に対し，本件誓約書に基づき，本件電子データ及びその複製物について，返還を求める権利（請求の趣旨第２項）も有する。
（被告の主張）
本件誓約書は，被告がジーベック出向中に，特に説明を受けることなく署名押印したものであり，その内容も，職業選択の自由を不当に制約するものであり，無効である。
本件誓約書により被告が返還義務を負うのは，「秘密情報管理記載に記載されている秘密情報（１項）」ではなく，「保管を命ぜられた営業秘密情報（２項）」に限られるところ，被告は原告から，本件電子データそのものの保管も，電子データのコピーの保管も命じられたことはない。


また，原告が返還を求める電子データは「営業秘密」に該当しない。さらに，被告は，被告業務用端末ＰＣ及び被告業務用外付けＨＤＤ内の電子データを整理するために，本件外付けＨＤＤにバックアップのためにコピーしたにすぎず，整理作業終了後に，同ＨＤＤをバラバラに壊して廃棄してしまった。したがって，被告は，電子データを所持もしていない。
したがって，被告は原告に対し，本件電子データのコピーの返還義務を負わない。
(5)原告に生じた損害
（原告の主張）
原告は，被告の不正競争行為により，本件仮処分，保全執行及び本件訴訟の追行を弁護士に委任せざるを得なかったものであり，被告の不正競争と因果関係のある弁護士費用相当の損害額は１２００万円を超える。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（被告には，「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」で本件電子データを開示ないし使用するおそれがあるか。）について(1)各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。ア被告による原告Ｙドライブからの電子データの複製等(ｱ)被告は，平成２５年４月１７日，Ｙドライブに保存されていた営業秘密目録１，７及び８各記載の電子データを，被告業務用端末ＰＣに接続した原告の支給品ではないＫｉｎｇｓｔｏｎ社製の本件ＵＳＢメモリに複製し保存した（甲２０の１，甲４８）。
(ｲ)被告は，休日である同年５月４日，業務命令によらず出社し，被告業務用端末ＰＣに接続していた被告業務用外付けＨＤＤ内のＨドライブにかねてからＹドライブから複製保存していた営業秘密目録２ないし６，１３ないし１５各記載の電子データを，当日，被告業務用端末ＰＣに接続した原告の支給品ではない本件外付けＨＤＤへ複製し保存した（甲２０の２，甲２１の１ないし５，甲４８）。被告は，その作業中，被告業務用端末ＰＣからＬＡＮケーブルを抜いており，そのため，作業中の当該ＰＣは，原告のＬＡＮシステムから遮断された状態であった（甲８，甲４８）。また当日は，同僚のＰ３が原告に遅れて出社してきたが，被告は，Ｐ３出社後間もなくにパソコンの作業を止めて帰宅した（甲５８）。(ｳ)被告は，原告において使用していた被告業務用端末ＰＣ及び被告業務用外付けＨＤＤが原告における被告の後任者において引き続き使用するとの認識のもと，同月４日から９日にかけての間に，被告業務用外付けＨＤＤ内の電子データを消去（フォーマット）する作業を，同月９日から１４日にかけての間に被告業務用端末ＰＣのＤドライブ内の電子データを消去する作業をした。その際，被告は，短時間ですむハードディスクをフォーマットする方法を用いず，後に消去された電子データの復元・解析が困難となる大量のファイルのコピーと削除を繰り返す方法を，そのような方法であるとの認識のもと用い，前者の作業に合計４時間１分４７秒を，後者の作業に合計７時間１８分１秒を費やした。
(ｴ)被告によって原告の電子データの複製保存に使用された本件ＵＳＢメモリ及び本件外付けＨＤＤは，いずれも原告が支給したものでなく，上記(ｱ)，(ｲ)の作業後の被告による管理状況を原告は全く確認できない状態にある。(ｵ)被告は，本件ＵＳＢメモリへの複製保存をする以前の平成２４年１１月１５日に３回，本件外付けＨＤＤへの複製保存をした後で原告に退職の申出をする以前の平成２５年５月１６日に１９回，原告の秘密情報管理規定（甲１２）にアクセスした（甲１７，甲１８）。
(ｶ)同年４月１７日から同年６月４日までにかけて，管理番号１ないし８９８と同一名称及び同一拡張子の電子データは，ＰＣに戻されていない（甲４８）。
イ被告が懲戒解雇されるに至る経緯
(ｱ)被告は，平成２５年５月２２日，原告に対し，同年６月末をもって退職したい旨の意向を伝えるとともに，同月１２日から同月２８日までの有給休暇の取得を申し出た。
(ｲ)原告は，同年５月２３日，被告の退職後の予定を聴取するため，被告と面談の機会を持った。その当時，原告は，被告が双和化成を含む原告の競業会社に転職することを危惧し，退職後の予定を被告に問いただしたりしていたが，被告は，退職後はしばらく無職ですごす予定であるなどと回答した。(ｳ)原告は，同年６月４日，原告訴訟代理人の土門高志弁護士の立合の上で，再度，被告に退職後に競業会社に転職する可能性も含めて，その予定を聴取した。また，同弁護士においては，被告に対し，競業避止義務等を内容とする誓約書に改めて署名するよう説得したが，被告は署名しなかった。
(ｴ)原告は，同月１０日，被告に対し，さらに面談の機会を求め，その面談において，被告の退職申出の後，原告において進めていた調査により，被告が同年５月４日に本件外付けＨＤＤを，被告業務用端末ＰＣに接続したことが判明していることを指摘した。被告は，原告から疑われている作業は，原告退職のための整理作業であるとの説明をしていたが，原告から指摘された本件外付けＨＤＤを接続した事実については知らないと答えた（甲１９の１（１１頁））。(ｵ)原告は，以上の経緯を踏まえ，被告による電子データの複製・持出行為等を理由として，同年６月２９日付で被告を懲戒解雇処分とし，退職金も一切支給しなかった（甲２２の１，２）。
(ｶ)被告は，原告のした懲戒解雇処分を，法的手段を用いて争わなかった。
ウ被告と双和化成の関係等


(ｱ)双和化成は，平成１９年頃から，展示会の会場などにおいてジーベックの従業員，あるいは原告の従業員に対し，双和化成への転職勧誘を行っていた（甲５５，証人Ｐ５，証人Ｐ２）。被告については，遅くとも平成１９年頃から，展示会等の機会を通して双和化成の代表者との面識を有していた（甲５５，被告本人）。(ｲ)被告は，原告を懲戒解雇された後，双和化成の事業に関与するようになり，平成２５年８月頃に双和化成の滋賀工場（甲５２）が所在する滋賀県高島市内に引っ越し，その後，双和化成の研究所(甲５２)が所在する京都府相楽郡精華町の現住所に引っ越し，現在は，双和化成の施設内の７坪ほどの研究スペースにおいて，双和化成のアルミナ長繊維を用いた製品の製造販売に関する研究を行っている（乙５０，被告本人）。
(ｳ)原告は，双和化成を被告とする訴訟提起に先だち，相手方を双和化成とする証拠保全を京都地方裁判所に申し立て，平成２７年１０月１日，双和化成本店等において，証拠保全手続が実施された。その際，同手続に立ち会った双和化成代表者は，証拠保全裁判所からの質問に対し，被告と個人的に会ったことはあるが，仕事の関係で会ったこともやり取りしたこともなく，お金を払ったこともないと述べた。その当時，上記(ｲ)のとおり，被告は，少なくとも双和化成の施設内で場所の提供を受けて，双和化成のアルミナ長繊維を用いた製品の製造販売のための研究を行っており，同日も，同社に出社していた。
エ被告の家族の状況等
(ｱ)被告は，妻と３人の子があり，原告に勤務していた当時，原告が所在する長野県に居住し，妻は看護師として稼働していた。懲戒解雇時は満５４歳であり，上の子は社会人となっていたが，一番下の子がまだ学生であった。(ｲ)被告は，原告を懲戒解雇された後，上記ウ(ｲ)のとおり，転居の上，少なくとも双和化成の敷地内で同社の業務に関与するようになり，またその後，既に社会人となっていた被告の長女も双和化成に事務職として採用され，被告の現在の肩書地住所で被告と同居している。なお，被告の妻は，転居に伴い看護師として稼働しなくなったが，被告方では，被告を世帯主としていない（乙１０，被告本人）。(ｳ)被告が原告で稼働し，妻が看護師として稼働していた長野県在住当時，被告方では，自家用車として，被告はステップワゴン，妻はフィットを使用していた。被告が原告を懲戒解雇され，滋賀県高島市に転居し双和化成の事業に関与するようになった後，被告方では，平成２６年４月に大津地方裁判所に原告から本件仮処分の申立てがされる前に自家用車を買い替え，原告の妻名義でレガシーワゴン及び中古のメルセデスベンツを保有している（被告本人）。
(2)上記(1)ア(ｲ)の事実認定の補足説明
被告は，平成２５年５月４日，ＬＡＮケーブルを抜いて前記作業をした事実を否認し，原告が根拠とする，ＩＰアドレスが「０．０．０．０」と表示されたＰＣ操作ログの記録は，被告業務用端末ＰＣにログインしない状態で作業をした結果であると主張し，それに沿った供述をする。
しかし，証拠（甲３９）によれば，原告においてネットワークに接続した被告業務用端末ＰＣは，起動時，ＩＤ及びパスワードの入力が要求され，入力せずにキャンセルボタンを押したり，誤ったＩＤを入力したりすると，ログインすることができず，被告業務用端末ＰＣを使用することができない設定とされていることが認められるから，この点に関する被告の主張を採用することはできない。被告は，ＬＡＮケーブルを抜いた状態では，被告業務用端末ＰＣの使用できないと主張しながら，ＬＡＮケーブルを抜いた上で複製作業をしたとする原告の主張は矛盾していると主張するが，同日午前９時２８分のログ記録上，被告業務用端末ＰＣのデスクトップ操作として「ＬＯＧＯＮ」が行われたことが記録されており（甲４８），この「ＬＯＧＯＮ」とは，被告業務用端末ＰＣを起動し，ＩＤとパスワードを入力してログインした際に表示されるものであること(甲８)からすれば，同日同時刻において，被告が，被告業務用端末ＰＣにログインし，社内ＬＡＮに接続したことが認められる。そして，いったんログインした後にＬＡＮケーブルを抜いた場合に，被告業務用端末ＰＣが使用できなくなることを示す証拠はなく，また，ＬＡＮケーブルを抜いた同日は，Ｙドライブからではなく，被告業務用外付けＨＤＤのＨドライブから本件外付けＨＤＤへ複製をしたものであるから，ＬＡＮケーブルを抜いた状態であっても，当該作業は可能であったはずであり，この点は前記認定を左右しない。原告の主張は，ＬＡＮケーブルを抜いた状態では，社内ＬＡＮに接続していないため操作ログが不正常な状態で残ることをいっているだけであり，本件についは，ＩＰアドレスが「０．０．０．０」と不正常な表示となって操作ログが記録されているのはＬＡＮケーブルが物理的に抜かれていたからと推認するのが合理的であって，これに反する被告の主張は失当である。(3)以上より検討するに，上記(1)ア認定の事実のとおり，被告は，原告に対して退職の意思表示をする直前である平成２５年４月から５月にかけて，原告のＹドライブに保存され，又はＹドライブから被告業務用外付けＨＤＤ内のＨドライブに複製保存されていた本件電子データを，本件ＵＳＢメモリ又は本件外付けＨＤＤに複製し保存したことは明らかであるが，その後，これらの電子データがそれら記憶媒体から削除されたことを認めるに足りる証拠はなく，また使用された本件ＵＳＢメモリ及び本件外付けＨＤＤは，被告管理下にあるはずであるものの，その所在は確認できない状態にある。
この点被告は，複製保存の対象範囲を争いながらも，そのような作業をしたことを認めつつ，まず，その複製保存作業の目的につき，退職前に実施された原告との面談時から一貫して，原告退職に当たっての後任者に対する引継ぎの一環として行ったものであると主張している。


しかしながら，被告は，上記作業中，被告業務用端末ＰＣからＬＡＮケーブルを抜くという特異な行動をとっており，また事後的にも，使用していた被告業務用端末ＰＣのＤドライブ及び被告業務用外付けＨＤＤに保存されていた電子データを，それら機器が社内従業員に引き継がれるにすぎないとの認識でありながら，あえて手間をかけて消去データの復元・解析が困難となる方法で消去しており，被告が，上記一連の作業内容の痕跡を隠蔽，隠滅しようとしていたことが明らかに認められる。
また被告が主張するように，そのような記憶媒体の使用は原告において許容されているし，その作業が業務引継のためにした正当な作業であるというのなら，被告としては，それら作業内容に疑いを掛けられたことに対し，それら記憶媒体を使用した旨の説明はもとより，原告に記憶媒体を提供して，自らのした作業内容を明らかにすることが容易であるはずなのに，そのようなことをせず，かえって本件外付けＨＤＤについての使用を原告から初めて指摘された際には，その存在を知らないように答えて，結局，懲戒解雇されるに至り，また，その処分を法的手続によって争っているわけではない。そして，本件外付けＨＤＤについては，懲戒解雇前は，その所在について何ら説明しなかったのに，懲戒解雇後の大津地方裁判所の本件仮処分に始まる裁判手続の場では，バラバラにして廃棄したとの弁解に転じ，いずれにせよ，現時点に至っても，本件ＵＳＢメモリの所在も明らかにせず，本件電子データが複製保存されて持ち出されたはずの本件ＵＳＢメモリ及び本件外付けＨＤＤの内容はもとよりその所在を原告が全く確認できないようにしている。加えて被告は，本件訴訟において，原告を懲戒解雇された後間もなく，双和化成においてアルミナ長繊維の研究協力をしているという限度でその関係を認めているが，その詳細は明らかではないものの，相当の経済的待遇を受けている様子がうかがえるところである。他方，被告が主張するように，アルミナ長繊維の研究開発分野での知識経験を生かすだけなら，双和化成が被告を雇い入れることを躊躇わせる要素はないはずであるのに，双和化成の代表者は，平成２７年１０月に実施された証拠保全の手続において，双和化成と被告との間に何ら関係がない旨の明らかに虚偽の回答をして，両者の関係を隠そうとしていたことも認められ，また少なくとも，現時点でも，研究室を提供するという特別な関係がありながら，その法的関係は曖昧にされたままである。
以上の事実関係を総合すると，被告は，双和化成への転職を視野に入れ，これら本件電子データを双和化成に持ち込んで使用するための準備行為として，原告に隠れて，それら電子データを本件ＵＳＢメモリ及び本件外付けＨＤＤに複製保存したものと優に推認され，また双和化成においても，そのことの認識がありながら原告を懲戒解雇されて間もない被告との一定の関係を持つようになったことも推認されるから，被告は，原告から示された本件電子データを原告の社外に持ち出した上，少なくとも，これを双和化成に開示し，さらには使用するおそれが十分あると認められる。
２争点(2)（本件電子データの「営業秘密」該当性）について(1)上記第２の２(3)ウのとおり，本件電子データは，全て被告が所属する開発課事務室に置かれていたＹドライブに保存されていた電子データであるが，証拠によれば，次の事実が認められる。
ア開発課事務室の管理状況等
(ｱ)原告の東川原工場には，１号棟から３号棟があり，平成２３年１月から平成２５年５月の間では，３６名から４０名程度の原告従業員が勤務していた。同工場の１号棟では主として高強度アルミナ長繊維の製造，３号棟では主として本件研磨ツールの製造が行われ，被告が所属していた開発課事務室は２号棟に置かれ，高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発及び製造が行われていた（甲４）。(ｲ)２号棟には，南側に玄関として，「通用口」及び「開発課玄関」の２か所存在し，開発課玄関には，セキュリティボックス内に鍵が保管されており，セキュリティボックスを開錠するためには，原告から貸与されたセキュリティーカードをかざす必要があった。２号棟の開錠は，開発課従業員に限らず，最初に出社した従業員（工場従業員，キャリアセンター従業員，製造課従業員等含む）が行っていた。また，開発課事務室に入室制限はなく，開発課従業員以外の従業員が，開発課事務室を通路代わりに使用することもあった（証人Ｐ２）。
イ原告におけるＬＡＮシステム
(ｱ)平成２５年５月当時，原告においては，ネットワークとして，原告本社に設置されている「本社サーバー」と，別の敷地に所在する原告東川原工場などの各拠点をＬＡＮ回線で繋げることにより，情報ネットワークを形成するＬＡＮシステムが構築されていた（弁論の全趣旨）。そして，同一敷地内の端末やサーバーについては，ＬＡＮケーブル又はＵＳＢケーブルなど有線で繋げられており，別の敷地に所在する端末については，ＮＴＴ広域ＬＡＮ回線で繋げられていた（甲８）。(ｲ)本社サーバー内の電子データは区分けされており，被告がアクセスできる電子データは，原告社員全体がアクセスできるものに限られていた。また，アクセスできても，本社サーバー上で，作成，変更，削除ができなかった(甲８，被告本人)。(ｳ)被告を含む開発課従業員は，社内ＬＡＮに接続する業務用端末ＰＣとバックアップ用に業務用外付けＨＤＤを一台与えられて業務に使用し，Ｙドライブを同課従業員の共有サーバーとして利用していた。
ウＹドライブ設置の経緯及び管理状況


(ｱ)Ｙドライブは，ジーベックへの出向社員で開発課を構成していた当時に，社内ＬＡＮに接続せずスタンドアロン状態で使用されていた同課従業員が共有のサーバーとして利用するため設置された市販されている小型のネットワークＨＤＤである。なお，業務用端末ＰＣとの接続は，具体的には有線ケーブルを用いて接続され，そのネットワークは他からは独立したものであった(甲５６)。(ｲ)上記共有のサーバーとして使用されていたＹドライブは，平成２３年１月，ジーベックの開発部門が原告に移管されたことに伴い，原告において管理するようになり，Ｙドライブ内に保存されていた電子データも，課長のＰ２によってフォルダの整理が行われた。ただし，原告移管後の同月７日，Ｙドライブを社内ＬＡＮに接続したことに伴い，Ｙドライブにアクセスできる者を制限するため，同課従業員４名のパソコン１台１台にＹドライブに接続するのに必要なプライベートＩＰアドレスを設定してアクセス制限を施した。その旨は，システム管理係の従業員から，開発課従業員に説明がされた（証人Ｐ２）。
上記アクセス制限の結果，本来であれば，Ｙドライブにアクセスするには，まず，業務用端末ＰＣに電源を入れ，ログインＩＤとパスワードを入力してデスクトップ画面を立ち上げ，さらに，ネットワークのドライブの割当画面でドライブにＹを選択し，フォルダー欄に当該業務用端末ＰＣに割り当てられたプライベートＩＰアドレスを入力してＹドライブにアクセスするという手順を踏む必要があるが，アクセス制限設定当初から，ＩＰアドレスについては，自動入力設定とされたため，被告は日常業務において，業務用端末ＰＣを起動した後に，Ｙドライブにアクセスすることについて特別な手順を踏む必要はなかった（証人Ｐ２，被告本人）。(ｳ)Ｙドライブには，平成２３年１月当初，原告のＬＡＮシステム全体の管理者であるＰ７企画課長と同課長の部下の情報技術者を除くと，開発課従業員合計４名の業務用端末ＰＣと，同課事務室内に設置された共用のノートパソコンからのみアクセス可能とされていた。平成２４年４月以降は，開発課従業員４名に加え，東川原工場長Ｐ８及び研究技術部長Ｐ９もアクセス可能とされた（甲８，甲５６）。(ｴ)Ｙドライブには，ジーベック時代からの電子データも含め大量のデータが電子データで保存されており，開発課従業員は，日常業務において，キーワード検索などを用いて参考となるフォルダやファイルを検索して利用し，またその電子データを個人に与えられていた業務用端末ＰＣ及び業務用外付けＨＤＤに保存することもなされ，さらに外部記憶媒体が利用されることもあった（被告本人）。(ｵ)Ｙドライブに保存されていた電子データについて，フォルダに「丸秘」，「社外秘」など秘密であることを明示するような表示はされておらず，ファイルにはパスワード設定はされていなかったが，被告退職後，Ｙドライブのフォルダに，「丸秘」，「社外秘」との名称を付加するようになった（証人Ｐ２）。
(2)本件電子データの秘密管理性について
ア上記(1)ウ(ｳ)のとおり，Ｙドライブは，社内ＬＡＮに接続されていたものの，アクセス権を付与する者を限っており，同ドライブへの接続は，開発課従業員４名（後に同４名以外の２名を含む６名）の業務用端末ＰＣ及び開発課事務室に設置された共用ノート型ＰＣからのみ可能であり，これらＰＣには，いずれもログインＩＤ及びパスワードが設定され，部外者は使用することが不可能なものであったということからすると，Ｙドライブ内に保存されていた本件電子データには，客観的にアクセス制限の措置が講じられていたということができる。加えて，原告においては，上記第２の２(4)のとおり秘密管理に関する規定を定めて従業員にもその趣旨を徹底させる誓約書を提出させており，電算管理規定７．２(4)によれば，社内ＬＡＮにアクセスできる原告の従業員は，アクセス権のないデータにアクセスしてはならないことや，他人のＩＤとパスワードを不正に使用してはならないとされ，さらに同規定１２項(2)によれば，アクセスしたデータをコピーし，社外へ持ち出すことも禁止されており，さらに不正なアクセスがされないよう監視する態勢も構築されていたこと（電算管理規定５項）が認められる。なおＹドライブは，開発課事務室の机上に設置されていた持ち運び可能な小型の電子機器であるが，上記（1）アのとおり，当該事務室は，原告東川原工場の２号棟の一室であって外部の者に対する管理はされていたし，同室を同課の従業員以外が通路代わりに使用することがあったとしても，同課関係者以外が目的も告げずに滞留し，さらには同事務室内で勝手にＰＣの操作をできるわけではなかったと考えられるから，物理的なアクセス制限は当然されていたということができ，この点でも，Ｙドライブ内に保存されていた本件電子データは客観的にアクセス制限の措置が講じられていたとする上記判断は左右されない。
そして開発課が取り扱う高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発及び製造は，国内では数社しか行っていないものであり，原告は，その技術的優位ゆえに本件研磨ツール市場で圧倒的に優位な地位を占めていたものであることは，原告の従業員であれば当然認識していたと認められるところ，その中でも，開発課従業員は，ジーベック時代以来，同課所属以外の者のアクセスが制限されているＹドライブを利用して，同課所属の従業員間で情報を共有して高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発及び製造を日常業務として行っていたのであるから，開発課の共有サーバーとして使用しているＹドライブに保存されている高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発に関わる情報が，原告にとって秘匿の必要が高い情報であり，そのためＹドライブが他の課の従業員にはアクセスが制限されているとの認識が，当然にあったと認められる（証人Ｐ２，弁論の全趣旨）。したがって，本件電子データを含むＹドライブに保存された電子データは全て原告によって秘密として管理されていたと認められるし，原告によって秘密として管理されていたことは，原告の従業員のほか第三者にも客観的に認識可能であったものと認められる。
イ被告の主張について


(ｱ)被告は，Ｙドライブにアクセス制限の措置がなかったように縷々主張し，その旨を供述するが，原告がアクセス権を付与されていたとする６名以外の者によるアクセス可能性を裏付ける具体的証拠があるわけではない。被告は，開発課従業員ではないＰ３のパソコンもＹドライブが接続されたＨＵＢに接続された点を指摘するが，被告は，Ｐ３がＹドライブにアクセスしているのを見たことはないと供述しており，結局，Ｐ３がＹドライブにアクセス制限がなかったことを裏付けているわけではない。開発課事務室にある共用ノートパソコンについても，そもそもＹドライブにアクセスできていたことを認めるに足りる証拠はないし，共用ノートパソコンのログインＩＤ及びパスワードが研究従業員以外の従業員に知らされていたというような事情は認められないから，やはりＹドライブに対するアクセス制限が設定されていたという前記認定を左右されない。そして，被告は，開発課外のパソコンからも，社内ＬＡＮを経由してＹドライブにアクセスすることが可能であったはずとさえ主張するが，Ｙドライブは，ジーベック時代であっても，開発課内だけで接続して物理的に他からのアクセス制限をしていたのであり，ただ原告移管に伴い，Ｙドライブを社内ＬＡＮに接続するに当たり，開発課のみのアクセス制限の措置を講じたというのであるから，その経緯に照らして，移管後はＹドライブのアクセスを開発課従業員に限ったとする説明は合理的であり，これを打ち消す具体的証拠があるわけではないから，被告が主張するような事態があろうはずもなく失当である。
(ｲ)被告は，Ｙドライブにはジーベックに出向中の原告従業員が開発課内での情報交換の便宜のために自主的に始めた共有ディスク時代からの古い電子データが多く含まれていることを指摘するが，本件電子データは，その当時の電子データ等を多く含んでいるものの，その当時であっても，上記のとおり，同課内のみでアクセスできる使い方をされていたというのであるし，それが上記(1)ウの経緯で原告へ移管されて原告のもとでＹドライブとしてアクセス制限の措置を講じられて管理がされている以上，その当時からの電子データを含めて「秘密」として管理されているということは妨げられないというべきである。
(ｳ)被告は，原告からなされたＹドライブについての説明や，ＩＰアドレスの設定などのアクセスの制限について全く説明がなされておらず，そのほか原告が主張する秘密管理の措置を全く認識していないから，営業秘密であることの認識がなかったように主張し，供述する。
しかしながら，上記１(1)ア(ｲ)で認定したとおり，被告は，Ｙドライブに保存された電子データを本件ＵＳＢメモリ及び本件外付けＨＤＤを用いて社外に持ち出そうとする際に，そのことの痕跡が残らないような方法をとっており，そればかりか被告業務用端末ＰＣのＤドライブ及び被告業務用外付けＨＤＤについて，消去データの復元・解析が困難となるような方法で消去しているから，むしろ本件電子データが秘密として管理されていること，その発覚が大きな問題を引き起こすことも十分認識していたと認められ，そうであれば，上記(1)ウ(ｲ)認定のとおりの説明は，被告を含む開発課の従業員になされ，各従業員は，そのことを明確に認識していたものと認定するのが相当である。
(ｴ)被告は，Ｙドライブに保存されたフォルダ名に「丸秘」，「社外秘」などと記載されていなかったことや，パスワードがほとんど設定されていなかったこと，Ｙドライブに保存すべきファイルについて，Ｐ２課長の決裁を受けるなど原告のいう「運用ルール」が徹底されていなかったことを主張し，その旨を供述するところ，確かにＹドライブに保存されているフォルダに「丸秘」，「社外秘」との名称が付記されるようになったのは，被告を懲戒解雇した後のことであるし，被告が原告在籍中，電子データにはパスワード設定がされていないし，開発課従業員は業務用端末ＰＣにＹドライブから電子データを取り込んで複製保存することが自由にされていたこともうかがえ，原告がいう「運用ルール」が厳格に実施されていたことを認めるに足りる証拠はないから，その限りでは，秘密管理の在り方としては十分なされていなかったということができる。
しかし，被告が指摘する秘密管理が徹底していないという問題は，Ｙドライブに保存された電子データを日常業務において使用する原告における最重要製品の研究開発を行う課に属する少人数の従業員という外部に閉ざされた関係者内部の問題にすぎず，これらの者は，その取扱い対象の本件電子データが秘密として管理されていることを当然認識していたのであるから，これらの者による本件電子データの管理についての上記問題は，秘密として管理されていたとする上記認定を左右するものではないというべきである。
(3)本件電子データの非公知性及び有用性について
ア非公知性について
(ｱ)本件電子データは，高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発製造に関連して原告における日常業務活動において作成された電子データが蓄積され保存されたものであるが，原告が営むアルミナ長繊維に関わる事業活動が国内で数社にとどまり，これらの事業に関する情報の秘匿の必要性が高く，およそ社外の者に開示されることが予定されていないことが明らかであることからすると，アクセス制限のもとに管理されていた高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールについての技術情報及び営業情報を含む本件電子データは，「公然と知られていないもの」と認めることができる。
(ｲ)被告は，原告から一部開示された電子データの情報（乙４７の１ないし４）に関し，その記載の情報の一部はインターネット上で公開され(乙４８)，また購入可能な製品(乙４９の１，２)の情報であるから，当該製品を分析すれば，寸法のみならず，使用繊維の成分も結晶構造も判明するものであり，上記情報は非公知と認められないと主張する。
しかし，乙４７の１ないし４に記載された情報のうち，少なくとも，「使用繊維」，「原材料」，「材質」は，提出に係る証拠（乙４８又は乙４９の１，２）のほか，インターネットその他の方法により公開されているとは認められない。また製品を分析することが技術上可能であるとしても，そのためには相当の費用をかける必要があるはずであって，そのことをもって容易に知り得るとまでいえない以上，非公知といって差し支えない。なおさらに，乙４７の１ないし４に記載されている「製造メーカー」や「外注加工業者」の情報も，公開されているものと考えられないから，この点で非公知の情報であるともいえる。
また被告は，乙４７の５ないし７をはじめ，本件電子データの中には，原告の他部署や，取引相手も保有している電子データが含まれており，開発課従業員のみが共有すべき秘密情報とはいえないものもある旨主張するが，それら電子データが原告において秘密として管理されていたというべきことは前記のとおりであり，他部署や第三者も当該データを保有しているとしても，開発経緯や取引内容に係るそれらデータを他部署や第三者が漫然と放置又は公然と開示しているなど事情が認められるわけではないから，本件電子データが非公知であるとの判断は妨げられない。
イ有用性について


(ｱ)そして高強度アルミナ長繊維という素材を，現在，生産しているのは，日本国内では原告とニチビ株式会社，世界的には，３Ｍを含めた３社のみであり，また，高強度アルミナ長繊維を用いた本件研磨ツールを製造販売しているのは原告のみであること（双和化成の研磨砥石は他社生産の高強度アルミナ長繊維を用いている。）（甲４，証人Ｐ２），その原告において本件電子データは上記認定してきたように秘密として管理され，その高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発製造を担当する開発課従業員のみによって日常業務において利用されていたものであることなどからすると，技術情報及び営業情報全般に及ぶ本件電子データは，同種事業を営もうとする事業者にとって，今後の製品開発の上でも新規顧客との取引開拓の上でも有益な情報であることは容易に認めることができ，これに訴え変更後別紙２で特定される個々の電子データの概略的内容を合わせ考えると，①アルミナ繊維原料リスト(営業秘密目録１)，②本件研磨ツール「定型品」の規格・標準類(同２)，③研磨ツール「定型品」図面（同３），④アルミナ繊維原価計算書（６品種の計算書）(同４)，⑤本件研磨ツール「定型品」の原価計算書・見積資料(同５)，⑥本件研磨ツールの「見積もりノート」と「単価表」（顧客への見積もり記録，決定仕切価格一覧表）(同６)，⑦本件研磨ツールの輸出貿易管理令該非判断【社外秘】表示資料（同７），⑧本件研磨ツールの研磨粉の安全性検討資料(同８)，⑨本件研磨ツール特注品の顧客別図面の電子データ(同１３)，⑩本件研磨ツール特注品の顧客別の規格の電子データ(同１４)，⑪本件研磨ツール特注品の顧客別の見積の電子データ(同１５)からなる本件電子データは，その営業秘密目録ごとに訴え変更後別紙３の有用性欄記載のとおりの「有用性」があるものと認定することができる。なお，本件電子データの中には，作成日時の古いものも存在するが，原告の開発課においては，日常業務において，Ｙドライブに保存された古いファイルは変更，改定して使用され，また，従業員は，キーワードを用いて必要な過去の電子データを検索して，これを参照するというのであるから（上記(1)ウ(ｴ)），原告においては，過去の特定顧客の特注品に関する電子データであっても，当該データの使用により業務の効率化が図られていたことは明らかであって，そうであれば，これらの電子データは，同種事業を営もうとする事業者にとっても客観的有用性は十分認められるというべきである。また営業情報についても，たとえ古いものであっても同主事業を営もうとする事業者にとっては，顧客情報としても，また営業方針等を検討するための資料としても有益であることは否定できないから，やはりこれらの電子データにつき，同種事業を営もうとする事業者にとっての客観的有用性は十分認められるというべきである。
さらに被告は，個々の電子データについて，それら単独で用いても，原告と同様の品質を有する高強度アルミナ長繊維を製造することはできないので有用性がないとも主張するが，本件電子データは，高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールに関する技術情報として長年蓄積され，広い範囲に及んでいるものと認められるから，個々の電子データとしては有用性が少ないものであったとしても，それらは一緒に持ち出された他の電子データと一緒に用いられるものであり，加えて高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの分野においては明らかに非公知の技術情報及び営業情報である以上，そのような有用性が少ない情報であっても，同分野に新規参入して事業を営もうとする事業者にとって，これらの技術情報を用いれば新規製品の開発の効率化が図られることは否定できないから，それらの電子データを含めて客観的有用性は十分認められるというべきである。
(ｲ)また一部開示された証拠関係について被告の主張する点について個別に検討してみても，前記のとおり，乙４７の１ないし４に記載された情報のうち，少なくとも，「使用繊維」，「原材料」，「材質」は，インターネットその他の方法により公開されているとは認められない情報であるから，これら情報を入手した者は，費用をかけて製品分析をすることなく製品開発に係る情報を入手することができるなど，経費の節減又は事業の効率化を図れるというべきであり，さらに，乙４７の１ないし４に記載されている「製造メーカー」や「外注加工業者」の情報は，これを取得することによって，製品開発に当たって取引を開始すべき有力な候補を把握することが可能となるものであることからすれば，乙４７の１ないし４に記載の情報は一体として有用なものというべきである。
(4)その他の被告の主張について
被告は，本件仮処分，京都地方裁判所における原告と双和化成との間の訴訟及び本件訴訟において，原告が営業秘密であると主張する対象データの範囲が異なり，その具体的内容も訴訟上開示されていないことから，営業秘密としての特定を欠くものと主張する。
しかし，本件電子データは，営業秘密目録１ないし８，１３ないし１５記載のとおり，ファイル名称，作成日時，作成者で特定されていることに加え，訴え変更後別紙２において，各データにつき有用性に関連付けられる内容の説明がされており，原告が営業秘密として主張する情報の特定に欠けるところはないというべきである。被告の営業秘密の特定を巡る主張は，不正競争防止法２条６項所定の有用性，非公知性の議論をするためとして，本件電子データの詳細の全面的開示を求めているといえるが，本件訴訟において営業秘密が特定されているというためには，その全てを開示するまでの必要はなく，上記要件充足の有無を判断することができれば足りるところ，本件においては，本件電子データの個別の電子データのファイルは特定され，その概略的内容も開示されているところであり，本件電子データの原告における管理状況，日常業務における使用状況，さらには本件電子データが，原告が市場をほぼ独占している高強度アルミナ長繊維及び本件研磨ツールの開発製造等に関する情報であることなどの諸事情を総合して判断すれば，上記認定してきたとおり，本件電子データの有用性，非公知性は十分認定できるから，有用性，非公知性の議論のため開示特定が不十分であるという被告の主張は失当であって採用できない。また被告は，本件仮処分の申立て以来，営業秘密の対象が変動している点についても問題とするが，訴訟手続において請求の対象とする営業秘密の範囲については，手続の迅速性や立証の困難性，コスト面等様々な要素から原告において任意に選択すべきことであり，変動する理由が被告に明らかにされないからといって，営業秘密としての特定を欠くことにはならない。
(5)以上より，本件電子データは，秘密として管理され，非公知有用な技術上又は営業上の情報であるということができるから，不正競争防止法上の営業秘密に当たるものと認められる。
３小括


以上によれば，本件電子データで特定される情報は，不正競争防止法上の営業秘密と認められ，また原告の開発課従業員としてＹドライブのアクセス権を付与され本件電子データを示されていたといえる被告は，双和化成への転職を視野に入れ，原告に隠れて，これら本件電子データを本件ＵＳＢメモリ及び本件外付けＨＤＤに複製保存したものと認められるから，被告は，原告から示された本件電子データを原告の社外に持ち出した上，双和化成の業務において，同社に同データを開示し，そうでなくとも，同社において，原告在職時同様に日常業務の参考資料として同データを使用する目的があったものと認められる。
したがって，原告から本件電子データにより営業秘密を示された被告は，不正の利益を得る目的で，これを双和化成に開示し，あるいは使用するおそれがあるといえるから，不正競争防止法２条1項７号の不正競争該当を前提に，同法３条１項に基づく開示，使用差止めの請求には理由がある。
４争点(4)（被告が本件電子データ又はその複製物の返還義務を負うか。）につ
いて
(1)原告は，本件電子データについて，使用，開示の差止めを求めるほか，本件誓約書２項の規定に基づき，本件電子データという無形物そのものの返還を求めている。
しかし，本件電子データが本件誓約書にいう「営業秘密情報」に該当するか(争点(3))，またそもそも本件誓約書に基づく合意が有効であるか否かの点をさておいても，原告が主張の根拠とする本件誓約書２項の規定に基づき，原告が主張するような本件電子データという無形物そのものを，同規定にいう保管を命ぜられ，その返還義務を負う対象と解することはできないから，その返還請求には理由がないというべきである。
すなわち，確かに原告が根拠とする本件誓約書２項の規定により，保管を命ぜられて返還することが義務付けられている資料類の例示には，無形物である情報そのものを指すと解し得る「データ」という文言を含まれているが，同条の規定は，「・・私が保管を命ぜられた貴社の営業秘密情報及び個人秘密情報に関する資料類（製品，試作品，文書，データ，図面，電子媒体等一切）を責任を持って保管し」，「退職時にはこれら全ての資料を貴社に返還すること」と定めているから，この規定に基づき返還請求ができる対象とされるのは，「保管を命ぜられ」，「責任を持って保管」するとされた「営業秘密情報」，「に関する資料類」であるということになる。そして，まず「資料類」という用語からして，その対象は，無形物である情報そのものではなく情報が記録されたところの有形の媒体を指すものと解するのが自然である。加えて，「データ」以外の本件誓約書２項の括弧書きの「営業秘密情報・・に関する資料類」の例示は，「製品，試作品，文書，図面，電子媒体等一切」という，全て日常用語としての保管，返還に馴染む物理的な存在を有する物である。また本件誓約書の他の規定をみても，１項は，「秘密情報の保持」として，「貴社の秘密情報管理規定に記載されている秘密情報については，在職中はもとより退職後も貴社の書面による許可なくして自ら使用し，あるいは第三者に開示することなど一切漏洩しないこと」と定めているのに対して，２項は，「機密資料の保管・返還」として上記の規定を定めているのであるから，本件誓約書上では，「情報」と「資料」という二つの文言は明らかに使い分けられ，「情報」は保持され，また漏洩を禁止する対象であるが，「資料」は保管，返還の対象であって，この関係でも資料は，有形物を前提としていると解するのが自然である。
そのほか関連規定をみても，秘密情報管理規定では，秘密情報全般の管理の在り方について，「第三者に開示・漏洩をしてはならない。」（８項(5)）ことが基本とされ，「書面による営業秘密情報」については「開示された者が責任を持って保護，保管，廃棄の管理をする。廃棄する場合は，シュレッダー等で裁断または焼却して，社外へのデータ流出を防止する。」（６．３(2)）とし，また別表―２では，「文面の情報」は，「開示された者の責任で保管，廃棄を行う。」とされているから，営業秘密情報が書面という物理的存在に記録された場合には，開示された者が原告から独立した形で保管することが想定されているといえるのに対し，本件で問題となる，無形物にすぎない「電算機器内の営業秘密情報」については，「「電算管理規定」による。」（６．３(1)）とされているだけである。そして，その電算管理規定では，「データをコピーし，」あるいは「データをプリントアウトし，意図しない目的で」社外へ持ち出すことがそれぞれ禁止されており（１２項(2)，(3)），ここでは「データ」は明らかにコンピュータで処理する情報という意味で用いられ，これについては「書面による営業秘密情報」のような，開示を受けた者が「返還」を前提に「責任を持って保管」する事態は想定されていない（なお，電算管理規定の７．２(2)に，「使用者は，各端末パソコン内のデータバックアップを定期的に責任を持って行う。」とする規定があるが，これは営業秘密とは関係なく，使用パソコン内のデータバックアップを求めているから，この規定と本件誓約書２項の規定を関連づけて解釈することはできないというべきである。）。
以上を総合して検討すると，確かに本件誓約書２項の規定のいう「営業秘密情報・・に関する資料類」に，無形の情報そのものを指すと解され得る「データ」という文言が含まれているものの，これを無形物としての情報そのものと理解すると，本件誓約書１項，２項の規定振りとして不整合となるし，また秘密情報管理規定，電算管理規定との関係でも解釈上，疑義をもたらすものであるから，ここにいう「データ」とは，保管し返還することが求められる資料類として例示されている「製品，試作品，文書，図面，電子媒体等一切」と同じく，物理的存在を認識し得る資料一般を指す意味で用いられていると解するのが無理はなく，したがって本件誓約書２項にいう「保管を命ぜられ」，返還を義務付けられる対象としての「データ」とは，無形物としての情報ではなく，その情報が記録されている媒体一般を指していると解するのが相当である。
したがって，本件誓約書２項に基づき，被告が不正に取得した「営業秘密情報」そのものを，被告が返還を前提として「保管を命ぜられ」ていたと認めることはできないし，また情報という無形状態のままで特定して返還する義務を負うものと解することはできないから，本件電子データそのものを対象とする返還請求は，その余の点について検討するまでもなく理由がないといわなければならない。(2)他方，上記３のとおり，被告に対する不正競争防止法２条１項７号の不正競争を理由とする３条１項に基づく本件電子データの開示，使用の差止請求には理由があるから，原告が予備的請求とする同条２項に基づく本件電子データ及びその複製物の廃棄請求には理由がある。
５争点(5)（原告に生じた損害）について


平成２９年５月１７日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１９１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年２月１５日
判            決
原            告        株式会   社リブラ   ン
訴訟代理人弁護士      望月克   也
藤   田   新一郎
弁理士       嶋   宣之
被     告      越野建   設株式会   社
訴訟代理人弁護士      髙橋   淳
弁理士     布施行   夫
弁理士兼同補佐人      大   渕   美千栄
中山   清
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１５－８９００９４号事件について平成２８年７月４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，商標法３条１項６号該当性の有無である。
１本件商標
被告は，次の商標（本件商標）の商標権者である（甲３６）。
「音楽マンション」
①登録番号    第５６７５５３０号
②出願   日平成２５年５月９日
③登録   日平成２６年６月６日
④商品及び役務の区分並びに指定役務
第３６類「建物の管理，建物の貸与，建物の売買，建物又は土地の情報の
提供」
第３７類「建設工事，建設工事に関する助言」
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２７年１１月１７日，特許庁に対し，本件商標が商標法３条１項６号に該当するとして，その商標登録を無効とすることについて審判を請求した（無効２０１５－８９００９４号）。
特許庁は，平成２８年７月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１４日，原告に送達された。
３原告による商標出願の経緯
原告は，平成１４年８月３０日，本件商標と同じ文字からなり，商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務を第３６類とする「音楽マンション」につき商標登録出願をし（商願２００２－０７３９９６。甲７の３），平成１５年６月２４日付けで拒絶査定を受けた（甲７の２）。これに対し，原告は，拒絶査定に対する不服審判請求をしなかったことから，上記拒絶査定は確定した。
４審決の理由の要点
(1)本件商標は，「音楽マンション」という文字からなるところ，「音楽」の文字は，「音による芸術，拍子，音色，ミュージック」等を意味し，他方，「マンション」の文字は，「中高層の集合住宅」等を意味する。そして，「音楽」の文字と「マンション」の文字を一連に結合した「音楽マンション」という文字は，その構成文字全体から，特定の意味合いを有しないものであり，一種の造語として理解されるものである。
(2)そして，本件各証拠（甲１の１及び２，甲２ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）によれば，「音楽マンション」という文字を見いだすことができるものの，「音楽マンション」という一定の質，内容が特定されるような建造物は，建物の種類として普通に存在するものではなく，音響性能に特化したものの例示として用いられる場合がほんの数例見て取れるにすぎない。また，「音楽マンション」という文字全体が本件商標の指定役務である「建物の管理，建物の貸与，建物の売買，建物又は土地の情報の提供」及び「建設工事，建設工事に関する助言」について，その役務の質等を表すものとして使用されている事実，あるいは，当該文字全体が自他役務の識別標識として機能しないとするような事実は，本件全証拠からは見いだすことができない。
(3)そうすると，本件商標は，需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識し得ないとすべき理由を見いだすことはできないから，自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。したがって，本件商標は，その指定役務に使用しても，需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできず，商標法３条１項６号に該当しない。
第３原告主張の審決取消事由
「音楽マンション」という文字は自他役務の識別標識として機能するものではないから，本件商標は商標法３条１項６号に該当するものであり，これを否定した審決の判断には，次のとおりの誤りがある。
１審決の認定の誤り
(1)審決は，「音楽マンション」という文字は，「特定の意味合いを有しないものであって，一種の造語として理解されるものというのが相当である」と認定して，「音楽マンション」という文字が自他役務の識別標識として機能することを認めている。しかしながら，本件各証拠（甲１の１及び２，甲２ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）によれば，「音楽マンション」という文字は，本件商標の申請以前から一定の意味で公然と用いられていたと認められるから，造語であるとはいえない。したがって，審決の上記認定には誤りがある。(2)審決は，「音楽マンション」という一定の質，内容が特定されるような建造物は，建物の種類として普通に存在するものではなく，音響性能に特化したものの例示として用いられる場合がほんの数例見て取れるにすぎないと認定して，「音楽マンション」という文字が自他役務の識別標識として機能することを認めている。しかしながら，「音楽マンション」という一定の質，内容が特定される建造物が建物の種類として普通に存在する上，商標の自他役務の識別機能の有無は，使用例の多寡のみではなく当該商標の社会的認知度を考慮する必要があり，この点につき，「音楽マンション」という文字を使用した新聞等の発行部数又は平成１２年度グッドデザイン賞における「川越の音楽マンション」という受賞作の存在を考慮すると，「音楽マンション」という文字がマンションのコンセプト等を表す一般的な言葉として社会的に認知されたものと認められる。したがって，審決の上記認定及びこれを前提とする審決の上記判断には，誤りがある。
(3)審決は，「音楽マンション」という文字が本件商標の指定役務である「建物の管理，建物の貸与，建物の売買，建物又は土地の情報の提供」及び「建設工事，建設工事に関する助言」について，その役務の質等を表すものとして使用されている事実，あるいは，当該文字全体が自他役務の識別標識として機能しないとするような事実を認定することができないとして，「音楽マンション」という文字が自他役務の識別標識として機能することを認めている。しかしながら，本件各証拠（甲１の１及び２，甲２ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）によれば，「音楽マンション」という文字は，賃貸住宅に関する専門情報誌（甲３，甲１３の１）において建築物の品質，性能を表すものとして使用されており，また，「音楽マンション」という文字は，商標的に役務を識別するものとしては使用されていない。したがって，審決の上記認定には，誤りがある。


(4)審決は，本件各証拠（甲２，甲４ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）については，原告又は原告の関係者のマンションに関するものと推認されるから，これらの証拠をもって，「音楽マンション」という文字が一般に使用されているということはできないと認定して，「音楽マンション」という文字が自他役務の識別標識として機能することを認めている。しかしながら，前記のとおり上記各証拠には，「音楽マンション」という文字が商標的に役務を識別するものとして一切使用されていないのであるから，上記各証拠が原告又は原告の関係者のマンションを紹介するものであったとしても，「音楽マンション」という文字が一般的に使用されている事実を否定する理由とはならない。したがって，上記事実を否定した審決の認定には，誤りがある。
(5)審決は，本件各証拠（甲１の１及び２，甲３）において，原告以外の第三者がマンションの名称に「音楽マンション」という文字を使用しているとしても，この程度の件数の使用例では，「音楽マンション」という文字が，何人かの業務に係る役務であることを認識することができないといえるほど，取引者又は需要者において一般に使用されているということはできないと認定し，「音楽マンション」という文字が自他役務の識別標識として機能することを認めている。しかしながら，商標の自他役務の識別機能の有無は，使用例の多寡のみではなく当該商標の社会的認知度を考慮する必要があり，前記(2)のとおり，「音楽マンション」という文字は，マンションのコンセプト等を表す一般的な言葉として社会的に認知されたものと認められる。したがって，審決の上記認定には，誤りがある。
２平等原則，禁反言の原則，信義則の各違反
特許庁の判断は，一般国民，企業の経済的活動に直接影響を及ぼすものであり，国民，企業の公平性又は行政上の平等が要請されている。とりわけ商標の自他役務の識別力の有無という公益性の強い事項については，統一的な判断及び証拠評価が要請されるため，審査官又は審判官には広範な裁量は認められない。それにもかかわらず，特許庁は，前記第２の３のとおり，本件商標と同一の標準文字からなり同一の指定商品又は指定役務に属する「音楽マンション」につき，拒絶査定をしたにもかかわらず，本件商標を登録査定したのは，平等原則，禁反言の原則，信義則にそれぞれ違反するものである。したがって，審決の判断は，恣意的なものであり，商標法の秩序を著しく阻害するものであって，違憲，違法なものである。
第４被告の反論
１審決の認定の誤り
(1)原告は，本件各証拠（甲１の１及び２，甲２ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）によれば，「音楽マンション」という文字は，本件商標の申請以前から一定の意味で公然と用いられていたと認められるから，造語であるとはいえないなどと主張する。しかしながら，「音楽マンション」という文字は，一般的な辞書に既成語として掲載されていないから（乙１），普通名称ではなく造語であることは明らかである。
そして，原告が主張の根拠とする証拠（甲１の１）は，平成元年の朝日新聞の記事であり，その内容は，「女子学生に音楽マンション」という「見出し」の下に音楽家夫妻が「周囲に気がねせず，思う存分，発声練習を」として建設したというものである。このような「見出し」において，特定の意味を有さない造語を用いることにより読者の注意を引いて記事を読むように誘導するという手法は一般的に利用されており，上記朝日新聞は，この手法を用いたものである。このことは，①上記朝日新聞の文中には，「音楽マンション」という文字は使用されていないこと，②上記マンションは，「新築女性用ワンルーム完全防音・・・演奏サロン付き・・・」として紹介されており，ここにも「音楽マンション」という文字は使用されていないこと，③かえって，特許庁は，原告に対し，前記第２の３の原告による商標出願手続において，上記朝日新聞の記事を示していたにもかかわらず，原告において「音楽マンション」という文字が特定の意味を有さない旨を繰り返し主張していたことからも裏付けられる。
さらに，原告が主張の根拠とする証拠（甲３）は，平成１６年の住宅新報の記事であるところ，住宅新報は，朝日新聞等とは異なり，不動産業界の専門家向けの雑誌であるから，住宅新報に記載があるからといって，「音楽マンション」という文字が普通名称であると認めることはできない。具体的な記載内容を見ても，「音楽マンション」という文字は，マンションのコンセプトが多様化していることの例示にすぎず，その意味内容が一義的に理解できることを前提として使用されていない。むしろ，「音楽マンション」という普通名称以外のマンションのタイプを例示することにより，筆者が不動産業界の最新情報に精通していることを読者に印象付けるとともに，読者の注意を引くことを狙ったものと推認できる。したがって，原告の主張は理由がない。


(2)原告は，「音楽マンション」という一定の質，内容が特定される建造物が建物の種類として普通に存在する上，商標の自他役務の識別機能の有無は，使用例の多寡のみではなく当該商標の社会的認知度を考慮する必要があり，「音楽マンション」という文字を使用した新聞等の発行部数又は平成１２年度グッドデザイン賞における「川越の音楽マンション」という受賞作の存在を考慮すると，「音楽マンション」という文字がマンションのコンセプト等を表す一般的な言葉として社会的に認知されたものと認められるなどと主張する。しかしながら，平成元年当時の朝日新聞（甲１の１）の発行部数を考慮しても，新聞記事が隅々まで読まれることが稀であることは周知の事実であり，朝日新聞における僅か１回の掲載によって，その文字の意味内容の社会的認知度がその識別力を喪失させる程度まで高まるとは到底いえない。また，グッドデザイン賞はデザインに対して与えられる賞であり，その受賞作に「音楽マンション」という文字が使用されているのは，デザインが評価されたマンションを特定するために使用されたにすぎないから，グッドデザイン賞の受賞作に「音楽マンション」という文字が使用された事実によって，当該文字がマンションの質を表すものとして周知であったことを推認することはできない。仮に，社会的認知度が高まったとしても，その対象は「川越の音楽マンション」という特定のマンションの存在にすぎない。したがって，原告の主張は理由がない。(3)原告は，本件各証拠（甲１の１及び２，甲２ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）によれば，「音楽マンション」という文字は，賃貸住宅に関する専門情報誌（甲３，甲１３の１）において建築物の品質，性能を表すものとして使用されており，また，「音楽マンション」という文字は，商標的に役務を識別するものとしては使用されていないなどと主張する。しかしながら，上記各証拠のうち，①甲４及び５は，専門雑誌に掲載された記事であり，その対象も原告が販売していた「ミュージション川越」に関するものであること，②甲８及び９は，原告自身が発行するニュースレターにすぎないこと，③甲１０も，賃貸オーナー向け及び不動産業者向けの専門的な文献であるから，これらの証拠は，「音楽マンション」の識別力が喪失したことを立証するには不十分なものであること，④甲１１は，一般人向けの雑誌であるが，見出しには，「音楽マンション」という文字が使用されているものの，文中では，「ミュージション」という用語が用いられており，「音楽マンション」についての説明は一切なく，かえって，「音楽マンション」という文字が特異な用語であり，識別力があることの証拠といえるものであること，⑤甲１２は，専門的な雑誌である上，「ミュージション」に関する説明しかないこと，⑥甲１３の１は，賃貸オーナー向け及び不動産業者向けの専門雑誌であり，「音楽マンション」の識別力が喪失したことを認定するに足りないこと，以上によれば，上記各証拠は，「音楽マンション」という文字の識別力が喪失したことを認定するに足りないというべきである。したがって，原告の主張は理由がない。
(4)原告は，本件各証拠（甲２，甲４ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）には，「音楽マンション」という文字が商標的に役務を識別するものとして一切使用されていないのであるから，上記各証拠が原告又は原告の関係者のマンションを紹介するものであったとしても，「音楽マンション」という文字が一般的に使用されている事実を否定する理由とはならないなどと主張する。しかしながら，そもそも「音楽マンション」という文字が一般的な用語として使用されているという客観的又は社会的事実が立証されていないのであるから，原告の主張は前提を欠く。また，「音楽マンション」という文字の識別力の有無は総合判断であるから，原告の上記主張は，法的主張と評価することができず，失当である。したがって，原告の主張は理由がない。
(5)原告は，商標の自他役務の識別機能の有無は，使用例の多寡のみではなく当該商標の社会的認知度を考慮する必要があり，「音楽マンション」という文字がマンションのコンセプト等を表す一般的な言葉として社会的に認知されたものと認められるなどと主張する。しかしながら，上記(4)と同様に，本件各証拠によっても，「音楽マンション」という文字が一般的な用語として使用されているという客観的又は社会的事実が立証されていない。したがって，原告の主張は理由がない。
２平等原則，禁反言の原則，信義則の各違反
原告は，本件商標と同一の文字からなり同一の指定商品又は指定役務に属する「音楽マンション」につき，特許庁が拒絶査定をしたにもかかわらず，本件商標については登録査定したのは，平等原則，禁反言の原則，信義則にそれぞれ違反するものであるなどと主張する。しかしながら，特定の事件において，指定役務との関係において特定の文字に「自他役務の識別力がない」という判断は，法の支配という観点から最終的には裁判所により行われるものであるから（憲法７６条），自ら裁判所の判断を求める機会を放棄した原告には，平等原則違反等を主張する適格がない。また，特許法において，審判及び審決取消訴訟が制度として組み込まれているのは，審査官による判断が，個別事件ごとの判断であり，他の事件の判断と異なることがあり得ることを前提とするものであり，原告が指摘する上記の事情は，特許法が当然に予定するところである。したがって，原告の主張は理由がない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
前提となる事実（前記第２の１ないし３記載の事実）に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
(1)株式会社朝日新聞社は，平成元年４月１０日に発行した朝日新聞の夕刊（大阪）において，「女子学生に音楽マンション」，「女子学生用の音楽マンション，京都に誕生」という見出しで，「演奏サロン，レッスン室完備，各室ピアノ付きという完全防音の女子学生専用のマンションが１０日，京都市の中心部にオープンした。『近所に気がねせず，思う存分，楽器練習を』と，音楽家夫妻が建設した。『ここから１人でも立派な音楽家が出てくれれば』と期待をふくらませている。」などという記事を掲載した。上記記事の写真の左欄には「オープンした女子学生専用の“ミュージックマンション”」という説明がされている（甲１の１及び２）。なお，平成元年１１月における朝日新聞の夕刊（大阪）の平均発行部数は，約１４２万３００６部である（甲３７）。
(2)株式会社新建築社は，平成１２年４月１日に発行した雑誌「新建築」において，「川越の音楽マンション」という見出しで，「部屋は壁圧３４㎝床厚３０㎝の浮き構造，ほとんど音を通さない。かくして音楽家と鑑賞者，および一般人が同居する音楽マンションができ上がった。」などという記事を掲載した（甲４）。なお，新建築の発行部数（毎月１日発売）は，約５万部である（甲４０）。(3)グッドデザイン賞審査委員会のＡ委員長は，平成１２年１０月１３日，原告が建設した「川越の音楽マンション」を受賞作として，原告に対しグッドデザイン賞を授与した（甲６）。


(4)株式会社日本経済新聞社は，平成１４年８月７日に発行した日経産業新聞において，「賃貸マンション，音漏れ大幅削減リブラン    音楽愛好家向け」という見出しで，「不動産開発のリブランは遮音性に優れた『音楽マンション』を本格展開する。」，「隣室への音漏れを６０～６５デシベル減らすことができ，ピアノを演奏しても隣室では人間のささやき声程度にしか聞こえないという。」などという記事を掲載した（甲２）。
なお，平成２７年６月における日経産業新聞の発行部数は，約８万３０００部である（甲３８）。
(5)株式会社日本経済新聞社は，平成１４年８月２９日に発行した日本経済新聞において，「リブラン音楽マンションを本格展開音漏れの大幅削減に成功！今後は分譲タイプも開発」というタイトルで，「リブランは２０００年３月に建設した『ミュージション川越』が常にほぼ満室状態と好評なので，遮音性に優れた『音楽マンション』を本格展開することになった。現在，埼玉県新座市にワンルームマンション『ミュージション志木』を建設中」などという記事を掲載した（甲８）。なお，平成１４年４月における日本経済新聞の夕刊（東京）の平均発行部数は，約９５万８４５４部である（甲４１）。
(6)株式会社住宅新報社は，平成１６年４月１３日に発行した住宅新報において，「大言小語」のコラム欄に「マンションのコンセプト化が進んでいる。ペットマンション，音楽マンション，学生マンション，高齢者向けマンション，ワンルームマンション，コンパクトマンション，タワーマンション，超高級賃貸のサービスアパートメント，マンスリーマンション，ウィークリーマンション，デザイナーズマンションなど続々と登場。」などという記事を掲載した（甲３）。なお，住宅新報の発行部数（毎週火曜日発売）は，約９万５０００部である（甲３９）。
(7)株式会社杉原書店は，平成１６年４月から平成１７年３月までの間に発行した雑誌「PIPERS」において，「管楽器も２４時間練習ＯＫ！プロスタジオ並の音楽室を備えた分譲マンションが登場……」という見出しで，「（株）リブラン（本社・（略））が，その名も『ミュージション』として発売するこのマンションは，総戸数６４戸。」，「居住者が所有権を持つ分譲マンションでは生活騒音のトラブルなどが深刻化しやすく，こうした『音楽マンション』が発売されるのは極めて珍しい。」などという記事を掲載した（甲９）。
(8)株式会社小学館は，平成１６年４月から平成１７年３月までの間に発行した雑誌「DIME」において，「音楽マンション」という見出しで，「周囲に気兼ねせず，いつでも楽器を演奏したい音楽好きのために，全戸遮音構造を採用した『ミュージション』（音楽ホール併設の分譲もあり）など，住む人の生活スタイルを想定した物件が目立つ。」などという記事を掲載して，原告が販売する「ミュージション志木」を紹介した（甲９）。
なお，上記雑誌の平成２７年７月から１２月までの月間平均販売部数は，約５万３３０部である（甲４２）。
(9)株式会社小学館は，平成１６年５月２０日に発行した雑誌「DIME」において，「ライフスタイルにフィットする付帯設備が充実」，「音楽マンション」という見出しで，「ミュージション志木（リブラン）０３年２月完成    現在入居可」，「その他，周囲に気兼ねせず，いつでも楽器を演奏したい音楽好きのために，全戸遮音構造を採用した『ミュージション』（音楽ホール併設の分譲もあり）など，住む人の生活スタイルを想定した物件が目立つ。」などという記事を掲載した（甲１１）。(10)株式会社アトミックスメディアは   ，平成１７年２月に発行した雑誌「Forbes」において，「自宅で音楽を楽しみたい人のためのマンションを提供」という見出しで，「自宅スタジオの遮音性能は，コンサートホール並み。２４時間，隣家に気がねなく楽器の演奏が楽しめる音楽マンション『ミュージション』。手がけたのは，既存の商品に時代の要請に即した付加価値を加えることで，住まい方を提案してきたデベロッパー，リブランだ。」などという記事を掲載した（甲９）。(11)社団法人日本音響材料協会は，平成２０年３月３１日に発行した雑誌「音響技術」において，「２．音を楽しむ空間２．６音楽家，音大生向け音楽マンション」という見出しで，「本誌No.112/Dec.2000で，『ミュージション川越』（企画，販売：(株)リブラン）という音大生，音楽愛好家向けのワンルーム音楽マンションの遮音計画について紹介をした（ミュージションとは，ミュージックとマンションを併せた造語）。」，「以下に，これらの音楽マンションの音響計画とその音響特性について紹介する。」などという記事を掲載した（甲５）。(12)株式会社ステレオサウンドは，平成２２年６月２日に発行した雑誌「HomeTheater」において，「映画と音楽を愛する人のための，快適賃貸空間ミュージション野方を訪ねる」という見出しで，「リブランさんが川越や新江古田で管理・展開している音楽マンションの“ミュージション”を知りました。遮音性能が高い上に，水周りがしっかりしていて住居としても快適。もちろん，自宅スペースもクリニックも確保できる。これだ！と思いましたね」などという記事を掲載した（甲１２）。(13)株式会社全国賃貸住宅新聞社は，平成２２年１２月１３日に発行した全国賃貸住宅新聞において，「遮音性能に優れた音楽マンション」という見出しで，「リブラン（（略））が企画・管理を行う『ミュージション』は，全戸遮音構造で，時間や周りを気にせず部屋で音楽を楽しむことができる。２０００年築の『ミュージション川越』６４戸，２００３年築の『ミュージション志木』３８戸はいずれも完成後すぐ満室になり，現在も家賃を下げなくとも入居率９割超」などという記事を掲載した（甲１３の１）。
なお，全国賃貸住宅新聞の発行部数（毎週月曜日発売）は，約１４万部である（甲４３）。
(14)原告の代表取締役であるＢは，平成２３年２月２８日付けで発行した「満室賃貸革命」という書籍において，「１－９生き残るのは特定の人々の心を確実につかむもの」という見出しで，「そんな尖った魅力を持つマンションとして私が提案するのが，音楽マンション『ミュージション』です。ミュージション（MUSISION）という名前は，『ミュージック』と『マンション』を合わせたものです。その名のとおり，このマンションの特徴は，音楽を愛する人たちが周囲に気兼ねすることなく，室内で楽器演奏や歌，あるいは音楽作りを思い切り楽しめるということです。」，「２０００年に建てられたミュージション川越は，完成から１２年目になるにもかかわらず，賃料がまったく低下していません（むしろ一部では値上げしています）。」などと記載した（甲１０）。
２取消事由に対する判断


(1)本件商標は，「音楽マンション」という文字から構成されているところ，音楽という文字とマンションという文字をそれぞれ分離してみれば，前者が「音による芸術」を意味し，後者が「中高層の集合住宅」を意味するところ，両者を一体としてみた場合には，その文字に即応して，音楽に何らかの関連を有する集合住宅という程度の極めて抽象的な観念が生じるものの，これには，音楽が聴取できる集合住宅，音楽が演奏できる集合住宅，音楽家や音楽愛好家たちが居住する集合住宅などの様々な意味合いが含まれるから，特定の観念を生じさせるものではない。そうすると，「音楽マンション」という文字は，原告が使用する「ミュージション」と同様に，需要者はこれを造語として理解するというのが自然であり，本件商標の指定役務において，特定の役務を示すものとは認められない。したがって，「音楽マンション」という文字は，需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。
もっとも，原告は，「音楽マンション」という文字がマンションの一定の質，特徴等を表す用語として使用されていると主張するため，「音楽マンション」という文字が使用されている実情等を踏まえ，以下検討する。
(2)前記認定事実によれば，原告は，平成１２年３月，「音楽マンション川越」，「ミュージション川越」などと称して，遮音性に優れたマンションを建設し，同マンションは，同年１０月１３日，「川越の音楽マンション」としてグッドデザイン賞を受賞したこと，上記マンションは，「新建築」という雑誌，日経産業新聞，日本経済新聞において「川越の音楽マンション」，「ミュージション川越」として紹介されたこと，原告は，平成１５年２月に「ミュージション志木」という名称で遮音性に優れたマンション（以下，「上記マンション」と併せて単に「原告マンション」という。）を建設したこと，その後も，「Forbes」，「PIPERS」，「音響技術」，「DIME」，「HomeTheater」という各雑誌，全国賃貸住宅新聞，原告代表者執筆に係る「満室賃貸革命」という書籍が，原告マンションを「音楽マンション」として紹介したこと，原告マンションを紹介する以外に，「音楽マンション」という文字を使用したものは，平成元年４月１０日の朝日新聞夕刊（大阪）の見出し（「女子学生に音楽マンション」，「女子学生用の音楽マンション」としたもの），又は平成１６年４月１３日の住宅新報のコラム欄の文章にとどまること，上記住宅新報のコラム欄には，マンションのコンセプト化が進んでいるという例示として「音楽マンション」という文字が使用されたにとどまり，これを具体的に説明する文章がなく，上記「音楽マンション」という文字が特定の意味で使用されたとはいえないこと，以上の事実が認められる。上記認定事実によれば，「音楽マンション」という文字が「音楽の演奏が可能なマンション」というマンションの特定の質を表す意味で使用された事例は，平成元年４月１０日の朝日新聞夕刊（大阪）の見出しに「女子学生に音楽マンション」，「女子学生用の音楽マンション」と使用された一例（甲１の１及び２）にとどまり，そのほかは，いずれも原告が建設した特定のマンションを示すもの，又は上記住宅新報において使用され，特定の質を意味するか不明なものにすぎず，「音楽マンション」という文字が，個別具体的なマンションの意味を超えて，マンションの一定の質，特徴等を表すものとして一般に使用されていたものとは認められない。かえって，原告自身も，前記第２の３によれば，平成１４年８月３０日，「音楽マンション」につき商標登録出願をしたものの，平成１５年５月６日付けで拒絶理由通知を受けたことから（甲７の１），同年６月２３日，意見書を提出しているところ，同意見書において，「音楽」と「マンション」を並べても「音楽の演奏が可能なマンション」という意味合いが生ずることはなく，上記朝日新聞夕刊（大阪）に掲載された「女子学生に音楽マンション」という見出しについても，「音楽」には防音，演奏という意味を含まないため，上記見出しはどのようなマンションであるかを理解することができず，「音楽マンション」という文字がマンションの品質に係る役務であると認識されることはない旨主張していたことが認められる（甲７の４）。そうすると，「音楽マンション」という文字は，これが使用されている実情等を踏まえても，特定の観念を生じさせるものとは認められず，本件商標の指定役務において，特定の役務を示すものとはいえないから，需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。したがって，本件商標は，商標法３条１項６号に該当するものとは認められない。
３原告の主張に対する判断
(1)原告は，本件各証拠（甲１の１及び２，甲２ないし甲６，甲８ないし甲１２，甲１３の１）によれば，「音楽マンション」という文字は，本件商標の申請以前から一定の意味で公然と用いられていたと認められるから，造語であるとはいえないなどと主張する。
しかしながら，上記２のとおり，前記認定事実によれば，「音楽マンション」という文字が遮音性の高いマンションを示すものとして使用された事例が認められるものの，そのほとんどは，原告が建設した特定のマンションを示すものであるから，個別具体的なマンションの意味を超えて，「音楽マンション」という文字がマンションの一定の質，特徴等を表すものとして一般に使用されていたと認めることはできない。
そうすると，「音楽マンション」という文字が，本件商標の申請以前から一定の意味で公然と用いられていたとは認められない。
したがって，原告の主張は，採用することができない。(2)原告は，「音楽マンション」という一定の質，内容が特定される建造物が建物の種類として普通に存在する上，商標の自他役務の識別機能の有無は，使用例の多寡のみではなく当該商標の社会的認知度を考慮する必要があり，「音楽マンション」という文字を使用した新聞等の発行部数又は平成１２年度グッドデザイン賞における「川越の音楽マンション」という受賞作の存在を考慮すると，「音楽マンション」という文字はマンションのコンセプト等を表す一般的な言葉として社会的に認知されたものと認められるなどと主張する。
しかしながら，上記(1)のとおり，「音楽マンション」という文字が遮音性の高いマンションを示すものとして使用された事例が認められるものの，そのほとんどは，原告が建設した特定のマンションを示すものであるから，個別具体的なマンションの意味を超えて，「音楽マンション」という文字がマンションの一定の質，特徴等を表す用語として一般に使用されたものと認めることはできない。そうすると，「川越の音楽マンション」がグッドデザイン賞を受賞した事実，上記新聞の発行部数を考慮しても，「音楽マンション」という文字がマンションのコンセプト等を表す一般的な言葉として社会的に認知されたものと認めることはできない。したがって，原告の主張は，採用することができない。(3)原告は，「音楽マンション」という文字は，賃貸住宅に関する専門情報誌（甲３，甲１３の１）において建築物の品質，性能を表すものとして使用されており，また，「音楽マンション」という文字は，商標的に役務を識別するものとして使用されていないなどと主張する。
しかしながら，全国賃貸住宅新聞（甲１３の１）は，原告マンションを紹介するものにすぎず，また，前記２のとおり，住宅新報（甲３）のコラム欄には，「音楽マンション」という文字が使用されているものの，これを具体的に説明する文章がない以上，上記「音楽マンション」という文字が特定の意味で使用されたものと認めることはできない。


平成２３年１１月３０日判決言渡
平成２３年(行ケ)第１００８０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月２８日
判                決
原            告      シャー   プ株式   会社訴訟代理人弁理士      原              謙      三同                    小      池      隆      彌同                    福      井              清同                    黒      田      敏      朗同                    今      野      信      二被            告      特    許    庁    長    官指定代   理人                       竹      井      文      雄同                    田      部      元      史同                    萩      原      義      則同                    芦      葉      松      美
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－１７６０３号事件について平成２３年１月２５日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１５年３月７日に出願した特許出願（特願２００３－６１１２４号）の一部について，平成１６年３月２２日に，新たな特許出願（特願２００４－８３６５０号。以下「本願」という。）として出願したが，平成２２年４月２６日付けで拒絶査定を受け，同年８月５日，これに対する不服の審判（不服２０１０－１７６０３号事件）を請求すると同時に手続補正書（甲９）を提出し，同年９月２１日，拒絶理由通知を受け，同年１１月２９日付けで手続補正書（甲５）を提出した。特許庁は，平成２３年１月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は同年２月８日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
平成２２年１１月２９日付け補正後の本願の特許請求の範囲における請求項１の記載は次のとおりである（甲５。以下，この発明を「本願発明」という。）。「本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成し，本体部の折畳み内面側に数字等の入力キー部を，本体部の折畳み外面側にカメラを設け，開いた状態でも折り畳んだ状態でも撮影可能な，開いた状態では縦長に持って使用
するカメラ付き携帯電話機において，
開いた状態で撮影するためのシャッターボタンを前記入力キー部に備え，折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンを前記本体部の
右側面に備え，
前記カメラは折畳み外面であって前記連結部に近い位置に配置し，前記開いた状態で撮影するためのシャッターボタンは前記折畳み内面であって前
記連結部に近い位置に配置し，
前記折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは前記右側面であって前記連結部の反対端に近い位置に配置したことを特徴とする携帯電話機。」
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である「Ａ５３０３Ｈ，ケータイベスト，日本，ソフトバンクパブリッシング株式会社，２００３年２月１５日，Ｖｏｌ．１２，第７４頁」（甲１。以下「引用例１」という。判決注その一部について，「別紙引用例１」として添付した。）に記載された発明（以下「引用例１発明」という。），本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である特開平１０－３３６４９８号公報（甲２。以下「引用例２」という。判決注その一部について，「別紙引用例２」として添付した。），本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である特開２００２－３００２３７号公報（甲３。以下「引用例３」という。）及び本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である特開２００２－３０５５６６号公報（甲４。以下「引用例４」という。）の開示事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)上記判断に当たり，審決が認定した引用例１発明の内容，引用例２ないし４の開示内容並びに本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用例１発明の内容及び引用例２ないし４の開示内容
(ｱ)引用例１発明の内容
「本体部と蓋体部をヒンジ部により折畳み可能に連結して機器本体と成し，本体部の折畳み内面側に数字等の入力キー部を，ヒンジ部にカメラを設け，開いた状態でも折り畳んだ状態でも撮影可能な，開いた状態では縦長に持って使用するカメラ
付き携帯電話機において，
開いた状態で撮影するためのシャッターボタンを前記入力キー部に備え，折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記本体部の外面の中央付
近に備え，
開いた状態で撮影するためのシャッターボタンは前記折畳み内面であって前記ヒンジ部に近い位置に配置した携帯電話機。」
(ｲ)引用例２の開示内容
「本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成し，機器本体にカメラを設け，折り畳んだ状態で撮影可能な，カメラ付き携帯電話機において，折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置すること」
(ｳ)引用例３，４の開示内容
「本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成したカメラ付き携帯電話において，カメラを本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に
配置すること」
イ本願発明と引用例１発明との対比
(ｱ)一致点
「本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成し，本体部の折畳み内面側に数字等の入力キー部を，機器本体にカメラを設け，開いた状態でも折り畳んだ状態でも撮影可能な，開いた状態では縦長に持って使用するカメラ付
き携帯電話機において，
開いた状態で撮影するためのシャッターボタンを前記入力キー部に備え，折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記本体部に備え，前記開いた状態で撮影するためのシャッターボタンは前記折畳み内面であって前記連結部に近い位置に配置した携帯電話機。」
である点。
(ｲ)相違点１
「カメラ」について，本願発明では，「本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置」されるのに対して，引用例１発明では，「ヒンジ部に配置」されるものである点。
(ｳ)相違点２


「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン」について，本願発明では，「横長に持って撮影するための」ものであり，「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」されるのに対して，引用例１発明では，「本体部の外面の中央付近に配置」されるものである点。
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決には，(1)引用例１発明の内容，本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点の各認定の誤り（取消事由１），(2)引用例２の開示内容についての認定の誤り（取消事由２），(3)相違点１に係る容易想到性判断の誤り（取消事由３），(4)相違点２に係る容易想到性判断の誤り（取消事由４，５）があり，審決は取り消されるべきである。
(1)引用例１発明の内容，本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点の各認
定の誤り（取消事由１）
ア引用例１発明の内容についての認定の誤り
(ｱ)審決は，引用例１発明について「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記本体部の外面の中央付近に備え，」と認定する。しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，引用例１には，審決が認定した事項は，示されていない。折り畳んだ状態で撮影するとき「シャッター」として使用される「サブソフトキー」は，入力キーを有する部分（本願発明の本体部分）ではなく，ディスプレイが設けられた蓋部分（本願発明の「蓋体部」に該当）の背面に設けられている。
(ｲ)審決は，「引用例１の図面から明らかなように，本体部の折り畳み内面であってヒンジ部に近い位置にはセンターキーが設けられており，折り畳み可能なカメラ付き携帯電話機において，開いた状態で撮影するためのシャッターボタンとして入力キー部のセンターキーを用いることは技術常識である」ことを前提として，引用例１は，「開いた状態で撮影するためのシャッターボタンを前記入力キー部」に備えていると認定する。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，①引用例１には２重円形のボタン様のものが図示されているが，どれがセンターキーであるか，どれがシャッターキーであるかは不明であり，②「折り畳み可能なカメラ付き携帯電話機において，開いた状態で撮影するためのシャッターボタンとして入力キー部のセンターキーを用いること」が技術常識であるとの根拠はない。なお，引用例３，４の図１には，「OKキー６」が図示されているが，「OKキー６」は，シャッターボタンとして使用されていない。
イ本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点の認定の誤り本願発明の構成中，「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記本体部・・・に備えた」との構成，「（前記）開いた状態で撮影するためのシャッターボタンは前記折り畳み内面であって前記連結部に近い位置に配置した」との構成は，引用例１に記載されていない。したがって，審決が，これらの点を相違点として認定しなかった点には誤りがある。
審決では，引用例１発明について，「本体部と蓋体部をヒンジ部により折畳み可能に連結して機器本体と成し，本体部の折り畳み内面側に数字等の入力キー部を，ヒンジ部にカメラを設け，」とカメラが配置された位置を認定している。しかし，「機器本体」の語は，「本体部，蓋体部，ヒンジ部」の全体を指す語として用いられているにすぎず，引用例１では，シャッターボタンが配置された位置は，特定されていない。
(2)引用例２の開示内容についての認定の誤り（取消事由２）ア審決は，引用例２に，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置する」との記載を根拠として，「本体部」に，シャッター３０が設けられていると認定している。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，引用例２の図５及び段落【００２８】を参照すると，蓋部３３のＬＣＤ１３ａにダイヤルキーや電話番号，電話帳が表示されている。他方，本願発明では，「本体部」には「折畳み内面側に数字等の入力キー部」を設けることとしていることから，引用例２のシャッターボタンが設けられた部材は，本願発明における「本体部」には該当しない。イ審決は，引用例２の内容について，「シャッター部」と「連結部」との位置関係を認定していない。
しかし，引用例２の図２，図３，図４等の記載によれば，引用例２では，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタン」は，「連結部に近い位置」に設けられていると認定されるべきである。
(3)相違点１に係る容易想到性判断の誤り（取消事由３）審決は，相違点１に係る構成について，「引用例１発明において，カメラを『ヒンジ部』に配置することに代えて，『本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置』することは，引用例３，４の開示事項を適用することにより容易になし得たことである。」と判断した。


しかし，審決の上記判断は，以下のとおり，誤りがある。すなわち，引用例１には，「３４万画素を誇るＶＧＡ対応のカメラは，ヒンジ部分に搭載。１８０度回転できるようになっている。回転式を採用することで，開いた状態でも閉じた状態でも，通常の撮影とセルフショットが可能だ。」（甲１，７４頁本文左欄１８行～同右欄３行）との記載がある。この記載は，カメラをヒンジ部分に搭載することによって，１つのカメラによって開いた状態でも閉じた状態でも，通常の撮影とセルフショットが可能なカメラを実現していることを意味しており，この点が引用例１に記載の携帯電話機が目指した重要な機能ないし特徴点であることが理解される（判決注当事者の主張において，「カメラ」の語は，「撮影機」そのものを指す場合と「撮影機中のレンズ等が含まれた受光部分」を指す場合の両者に用いられている。本判決においても，そのような用例に従って表記することとする。）引用例３，４には，本件審決が認定したとおり「本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成したカメラ付き携帯電話において，カメラを本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置すること」が開示されている。仮に，引用例１に開示の発明に対して引用例３，４に開示の事項を適用することを想定すると，引用例１に記載された携帯電話機において，カメラは，ヒンジ部に配置されるのではなく，「本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置」に配置されることになる。ところが，カメラを上記のように「本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置」に配置すると，引用例１に開示された携帯電話機が目指した１つのカメラによって開いた状態でも閉じた状態でも，通常の撮影とセルフショットが可能であるという重要な機能ないし特徴点が実現されにくくなる。引用例１に開示された携帯電話機において，カメラを本体部の折畳み外面に設けた場合，携帯電話機を開いた状態で自分を撮影しようとすると，本体部の折畳み外面に設けたカメラを自分に向ける必要があることから，携帯電話機を裏返す等の持ち替えが必要となり，また，閉じた状態でファインダーとなる背面液晶は，開いた状態でファインダーとして使用すると上下逆となることから，そのままの状態ではこの背面液晶をファインダーとして使用することが困難になる。即ち，引用例１に開示の発明に対して引用例３，４に開示の事項を適用した場合，引用例１に記載の携帯電話機が有していた「開いた状態でも閉じた状態でも，通常の撮影とセルフショットが可能」という重要な機能が制限される。
以上のとおり，本願発明は，引用例１，引用例２ないし４，その他技術常識ないし周知技術から，当業者が容易に想到し得たものではない。(4)相違点２に係る容易想到性判断の誤り－その１（取消事由４）ア引用例１に開示された携帯電話機は，ヒンジ部にカメラを設け，開いた状態でも閉じた状態でも撮影可能な携帯電話機である。そして，引用例１に開示された携帯電話機において，閉じた状態で撮影するためのシャッターボタンは，本願発明の蓋体部に相当する部分に設けられていることは，前記のとおりである。引用例１には，開いた状態で縦方向にした写真１６について，「内蔵カメラ」の説明があり，閉じた状態で縦方向にした写真１７について，シャッターキーとして使用できる「サブソフトキー」に関する説明がある。もし，携帯電話機をカメラとして使用する際に，横方向に把持して使用することを想定しているのであれば，カメラとして非常に重要な部品である「シャッター」について説明する写真は，当然に携帯電話機を使用状態と同じ横方向にした写真を用いることが自然であると考えられる。したがって，この引用例１に開示された携帯電話機は，閉じた状態でカメラとして使用する際には，縦方向に把持して使用するカメラを想定していると判断することができる。
また，引用例１に開示のカメラ付きの携帯電話機では，カメラは，閉じた状態の携帯電話機の端部に極めて近いヒンジ部に設けられている。この引用例１に開示のカメラ付きの携帯電話機を，横方向に倒して構えることを想定すると，大多数の人は横方向に倒した携帯電話機の両端部分を手で把持することになる。しかし，両端部分を手で把持すると，ヒンジ部に設けたカメラ（レンズ部分）を手で覆ってしまう危険性があり，カメラとしての機能を害することになる。以上の点からも，引用例１に開示されたカメラ付きの携帯電話機では，少なくとも閉じた状態では縦方向に把持して使用するカメラとして設計されていると判断することが妥当である。
イ一方，引用例２には，図３～図６と共にファインダー方式の電子スチルカメラとして使用できる通信機能を備えた複合機器であって，ファインダー３２とカメラが設けられた部分と蓋部３３を連結部により折畳み可能に連結した複合機器が開示されおり，閉じた状態で使用するシャッターボタンを，前記「ファインダー３２とカメラが設けられた部分」の側面であって前記連結部に近い側に設けたものが示されている。
そして，引用例２においては，「一般的に，カメラの操作（シャッターキーの押下）は右手で行なわれ，電話（ハンドセット）の操作は左手で行なわれる。」ことを考慮した上で，「それぞれの機能の操作がスムーズに行なわれるように，従来の操作形態を引き継ぎ，その使用用途に対する把持形態を考慮して，各種スイッチの配置」を決定していることが分かる。
即ち，引用例１に開示された携帯電話機では，ヒンジ部にカメラが設けられていることを前提にして，縦方向に構えて使用するカメラの使い勝手が良くなるように，シャッターを本願発明の蓋体部に相当する部分に設けているのに対して，引用例２に開示された複合機器では，ファインダーを備えたカメラを前提にしてカメラの使い勝手が良くなるようにシャッターの位置を決めているものであり，両者は，設計思想において相違する。
引用例１に対して，これとは全く設計思想を異にする引用例２に開示の技術を適用することは，当業者といえども容易に推考し得ることではない。また，引用例１に開示の携帯電話機に対して，引用例２を適用して，シャッターを本体部の側面の連結部に近い位置に移したと仮定し，“ヒンジ部にカメラが備えられた携帯電話機”を横方向に把持してカメラとして使用することを考えると，ヒンジ部に設けられたカメラ部分を手で覆ってしまう危険性が高くなり，しかも，連結部であるヒンジ部の近くに設けられることになるシャッターを操作する必要がある等，カメラとしての使い勝手が悪くなる。よって，引用例１に引用例２を適用することは，容易とはいえない。
(5)相違点２に係る容易想到性判断の誤り－その２（取消事由５）ア引用例１，引用例２のいずれにも，本願発明の構成要件の一部である「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタン」を「連結部の反対端に近い位置に配置」することは示されていない。したがって，引用例１に開示の発明に，引用例２に開示の技術的事項を適用して，相違点２に係る構成に至ることが容易であるとした審決の判断には，誤りがある。
イ本願の出願当時，カメラを備えた携帯電話機において，横方向に構えて撮影することを意図した携帯電話機は一般的ではなかった。したがって，携帯電話機を横長に持つときに連結部をどちらに向けるようにするかは，当業者が設計に際して適宜決定すべき事項ではなかった。


また，仮に「携帯電話機を横長に持つときに連結部をどちらに向けるようにするかは，当業者が設計に際して適宜決定すべき事項である」ことを前提としても，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタン」を「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」することが当業者において，容易でいあるとはいえない。
２被告の反論
(1)引用例１発明の内容，本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点の各認
定の誤り（取消事由１）に対して
審決において，「摘記事項ロ及び図面を参照すれば，折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンは，『本体部』の外面の中央付近に配置されていることが把握できる。」との認定した点は，「『蓋体部』の外面の中央付近」と認定されるべきであり，この点の認定には，誤りがあった。したがって，引用例１発明の認定の「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記本体部の外面の中央付近に備え，」という事項は，「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記蓋体部の外面の中央付近に備え，」とすべきものである。しかし，この点の誤りは，審決の対比,判断を左右するものではなく，審決の結論に影響しない。(2)引用例２の開示内容についての認定の誤り（取消事由２）に対して引用例２の複合機器は，本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結したものであり，蓋体部３３には，ＬＣＤ１３ａ設けられており，本体部には，カメラ，シャッターボタン３０，操作キー３４，十字キー３５等が設けられている。ＬＣＤ１３ａは，ダイヤルキーや電話番号，電話帳を表示するものではあるが，「入力キー」として機能するものではない。引用例２において，「入力キー」として機能するのは，本体部の「操作キー３４」，「十字キー３５」であり，引用例２のシャッターボタンが設けられた部材は，本願発明の「本体部」に該当するものである。引用例２の図２を参照すれば，蓋体部３３には，ＬＣＤ１３ａが設けられており，本体部には，カメラ，シャッターボタンが設けられている。審決では，本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結したものについて，「機器本体」の名称を用いており，「機器本体」にカメラが設けられているとの認定に誤りはない。また，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置すること」との審決の認定についても，誤りはない。
審決では，引用例２の開示内容として，「『シャッター部』と『連結部』との位置関係」について認定していない。しかし，相違点２に係る容易想到性判断において，引用例２の「『シャッター部』と『連結部』との位置関係」を前提としていることから，明示的に認定しなかったことが，審決の違法を来すものとはいえない。(3)相違点１に係る容易想到性判断の誤り（取消事由３）に対してカメラ付き携帯電話機，及び電子スチルカメラの技術分野において，通常の撮影に加えてセルフショットを可能にすることは，ありふれた技術課題である。折り畳み可能なカメラ付き携帯電話機は，折畳み外面側にカメラ（アウトカメラ）を設けて通常の撮影を行うものが一般的であり，セルフショット（自分撮り）用に，折畳み内面側に別のカメラ（インカメラ）を設けることが行われていた。乙３の３４頁，４０頁によれば，携帯電話機「Ｆ５０４ｉＳ」及び「Ｐ５０４ｉＳ」は，アウトカメラとインカメラとを備えており，折り畳み可能なカメラ付き携帯電話機において，アウトカメラとインカメラとを設けるようにすることは周知技術であるといえる。
引用例１発明では，通常の撮影に加えてセルフショットを可能にするために，通常の撮影用のカメラとは別のセルフショット用のインカメラを設けることに代えて，ヒンジ部分に回転可能なカメラを１つ設けるようにしたものであり，１つのカメラで通常の撮影とセルフショットが可能となるという優れた効果を有するものであるが，そのためにヒンジ部の構成が複雑化し，また，ヒンジ部の小型化が困難となるというマイナス面も有する。


したがって，通常の撮影とセルフショットとを可能にするために，周知技術のようにアウトカメラとインカメラの２つのカメラを設けるか，引用例１のように回転可能な１つのカメラを設けるかは，当業者が容易に選択できた事項であるといえる。引用例３，４には，カメラの配置として，本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置とすることが開示されており，このカメラはアウトカメラといえるから，アウトカメラとインカメラとを設ける構成を選択したときに，アウトカメラを本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置とすることに格別の困難はない。開いた状態では，アウトカメラとインカメラを使用可能であり，通常の撮影とセルフショットが可能であり，閉じた状態では，インカメラは使用できないが，アウトカメラにより通常の撮影とセルフショットが可能であるから，引用例１の回転可能な１つのカメラに代えて，アウトカメラとインカメラとの構成を採用した場合にも，「開いた状態でも閉じた状態でも，通常の撮影とセルフショットが可能」という引用例１の携帯電話機が有していた機能を有している。したがって，引用例１の携帯電話機に引用例３，４の開示事項を適用しても，引用例１の携帯電話機が有していた「開いた状態でも閉じた状態でも，通常の撮影とセルフショットが可能」という機能を有するものであるといえるので，折り畳み可能なカメラ付き携帯電話機において，アウトカメラとインカメラとを設けるようにすることが前述のとおり周知技術であることを考慮すれば，引用例１発明に引用例３，４の開示事項を適用することに原告が主張するような阻害要因は存在せず，ヒンジ部の小型化等別の観点から，当業者が容易になし得たことである。(4)相違点２に係る容易想到性判断の誤り－その１（取消事由４）に対してア引用例１の携帯電話機は，開いた状態でも閉じた状態でも，撮影できるものであり，閉じた状態では背面液晶をファインダーとして使用し，背面のボタンをシャッターとして使用するものである。そして，閉じた状態で撮影する場合に，縦方向に構える必然性はなく，どのような方向に構えても撮影可能である。一方，引用例２の複合機器は，本体部と蓋体部が折り畳み可能に連結されており，開いた状態でも閉じた状態でも撮影できるものであり，閉じた状態ではファインダーを使用して撮影し，本体部側面のシャッターボタンを使用するものである。引用例２の段落【００２６】には，「当該複合機器をファインダー方式の電子スチルカメラとして使用する場合には，図３に示すように，ＬＣＤ１３ａが設けられている蓋部３３を閉じて右手で本体右側を把持する。言い換えると，通常のカメラを把持する状態と同じである。」と記載されており，右手で本体右側を把持して撮影するものであり，通常のカメラのように，横方向だけでなく，どのような方向に構えても撮影可能である。両者は，シャッターボタンの位置は相違するものの，開いた状態でも閉じた状態でも撮影でき，閉じた状態でファインダーを使用する点で共通する。両者は，設計思想において相違するとする原告の主張は，失当である。イ通常のカメラは，使用者から見て本体の右側を右手で把持して，右手の人差し指でシャッターボタンを操作する。引用例２の図３では，ヒンジ部（連結部）を使用者から見て本体の右側に配置しているが，このような場合には，カメラを手で覆わないように，ヒンジ部にはカメラを設けないようにすることは，当然の設計といえる。引用例２では，カメラの位置は使用者から見て，本体の左寄りに配置されている。以上によれば，引用例１に引用例２を適用することにより，シャッターボタンを「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」することに，阻害要因はない。
(5)相違点２に係る容易想到性判断の誤り－その２（取消事由５）に対して電子スチルカメラの分野においては，カメラを横方向に構えて撮影することや，カメラにファインダーを設けることは通常のことであり，電子スチルカメラの技術常識及び周知技術である。引用例１の携帯電話機と引用例２の複合機器は，折り畳み可能な機器であり，開いた状態でも閉じた状態でも撮影でき，閉じた状態でファインダーを使用する点という基本的な構成で共通するものであって，カメラを横方向に構えて撮影することが，電子スチルカメラの技術常識及び周知技術からすれば一般であることを考慮すれば，引用例２の「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置する」という開示内容を引用例１に適用することは当業者にとって容易であるといえる。
引用例２の複合機器は，電子スチルカメラとして使用する場合は，通常のカメラのような操作をすることを前提としており，カメラ付き携帯電話機の分野の当業者は，電子スチルカメラの技術常識及び周知技術を備えているから，カメラ付き携帯電話において，通常のカメラのような操作をすることを前提にした引用例２の「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置すること」という構成を引用例１発明に採用することに，何ら困難な点はない。
折り畳み可能な携帯電話機を横長に持つ場合には，使用者から見て，連結部を右側とするか左側とするかの２つの可能性が考えられる（本願発明は，連結部を左側としたものであり，引用例２は，連結部を右側にしたものといえる。）が，２つの可能性のうちのどちらを選択するかは当業者が適宜選択し得るものである。また，引用例２の図３の実施例において，カメラの撮影のためにファインダーを設けているが，電子スチルカメラの分野において，ファインダーとして，図４の実施例のような電子ファインダーはありふれたものであり，どちらを採用するかは設計事項である。
引用例２の実施例のファインダーは，図３等に示された形状からすると，光学ファインダーであると推定されるが，光学ファインダーは，その構造上連結部に近い位置に配置することは困難であるとしても，ファインダーとして電子ファインダーを採用した場合は，その配置は自由に行えるものであり，カメラとして使いやすい位置に配置されることになる。
さらに，電子スチルカメラの分野において，電子ファインダーをカメラ本体に回動可能に取り付けて，自分撮り等を容易にすることも，乙７ないし９に示されるように，本願出願当時の周知技術であると認められる。そして，電子ファインダーをカメラ本体に回動可能に取り付ける場合は，カメラ本体を右手で把持することになるから，回動軸は使用者から見て左側とするのが通常の設計（乙７ないし９）であり，引用例２において，連結部が右側にあることは，何ら格別の事項ではないといえる。本願の出願当時の周知技術を考慮すれば，「携帯電話機を横長に持つときに連結部をどちらに向けるようにするかは，当業者が設計に際して適宜決定すべき事項」であるといえる。
以上のとおり，本願発明の相違点２に係る構成中の，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタン」を「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」することは，当業者において，容易であるといえる。
第４当裁判所の判断


当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。１引用例１発明の内容，本願発明と引用例１発明との一致点及び相違点の各認
定の誤り（取消事由１）について
(1)引用例１発明の認定の誤りについて
ア審決は，引用例１発明の認定に当たり，「本体部」との語を，ヒンジ部により折畳み可能に連結されて成る機器本体のうち，折畳み内面側に数字等の入力キー部が設けられた他方より厚い部分を指すものとして用い，「蓋体部」との語を，液晶画面が設けられた他方より薄い部分を指すものとして用いている。そうすると，審決における引用例１発明は，「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記蓋体部の外面の中央付近に備え，」と認定されるべきであり，また，本願発明と引用例１発明との相違点２は，「『折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン』について，本願発明では，『横長に持って撮影するための』ものであり，『本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置』されるのに対して，引用例１発明では，『蓋体部の外面の中央付近に配置』されるものである点。」と認定されるべきであったことになる（この点，当事者間に争いはない。）。そして，引用例１発明の構成及び相違点２をそれぞれ上記のとおりの認定を前提とすると，「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン」について，本願発明では，「横長に持って撮影するための」ものであり，「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」されるのに対して，引用例１発明はこのような構成を備えていない点で両者が相違することについて，誤りはない。したがって，相違点２に係る審決の認定に影響を与えるものではない。イ引用例１には，どのキーが「開いた状態で撮影するためのシャッターボタン」に相当するのかについての記載がない。しかし，乙１（１８，１９頁）及び乙３（４０頁「Ｐ５０４ｉＳ」紹介記事）によれば，カメラを備えた携帯電話機において，本体部の入力キー部に，それぞれ唯一認められる２重円形のボタン様のものの中央に「センターキー」を配置し，これに「開いた状態で撮影するためのシャッターボタン」の機能を持たせることは，一般的に行われていることに照らすならば，審決が，引用例１発明の「センターキー」が「開いた状態で撮影するためのシャッターボタン」の機能を有すると認定したことが誤りであるとはいえない。この点についての原告の主張は，採用の限りでない。
(2)一致点及び相違点の認定の誤りについて
相違点２に係る審決の認定に誤りのないこと，及び，引用例１発明の「センターキー」が「開いた状態で撮影するためのシャッターボタン」の機能を有するとした審決の認定に誤りがないことは，前記のとおりである。また，審決は，「カメラ」を配置した位置について，相違点１として「『カメラ』について，本願発明では『本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置』されるのに対して，引用例１発明では『ヒンジ部に配置』されるものである点。」と認定しており，同認定に誤りはない。
２引用例２の開示内容に対する認定の誤り（取消事由２）について原告は，「本体部」に，シャッター３０が設けられているとした審決の認定に誤りがある旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり，採用の限りでない。すなわち，甲２では，二つの部材を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成した携帯電話機において，上記二つの部材のうち，折畳み内面に液晶画面が搭載された他方よりも薄く作製された部分を「蓋部３３」の語を用い，他方の，内面に「十字キー３５」，「通信キー３６」，「切断キー３７」，「保留キー３８」，「機能キー３９」が設けられた，より厚く成形された部分を「本体」との語を用いている。そして，「蓋部３３」が審決のいう「蓋体部」に一致し，「本体」が審決のいう「本体部」に一致する。そうすると，審決が，甲２に記載された電子機器の「シャッターキー３０」（本願発明の「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタン」に相当。）について，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置すること」が開示されていると認定したことに誤りはない。また，引用例２の複合機器を折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタンは，本体部の側面であって，右手の人差し指で操作する位置に配置することが開示されているとの審決の認定にも，誤りはない。
原告は，「折り畳んだ状態で横長に持って撮影するためのシャッターボタン」が「連結部に近い位置」に設けられていることを認定しない点に違法があると主張するが，シャッターキーと連結部との位置関係について，認定をしなかったことが，審決の違法性の有無に影響を与えるものとはいえない。３相違点１に係る容易想到性判断の誤り（取消事由３）について当裁判所は，カメラを「ヒンジ部」に配置する引用例１発明に，引用例３，４の技術を適用することによって，本願発明の相違点１に係る構成（「本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置」）に，困難な点はないと判断する。本願発明における，カメラが「本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置」されるとの構成が採用されているが，同構成は，カメラを被写体に対向する位置に配置させるとの目的，及び携帯電話機を開いた状態でも閉じた状態でも撮影できるとの目的を達成するためのものである。
そして，甲３の図１及び甲４の図１によれば，本体部と蓋体部を連結部により折畳み可能に連結して機器本体と成した，折り畳み可能なカメラ付き携帯電話において，カメラを本体部の折畳み外面であって連結部に近い位置に配置することは，原出願の出願時に周知の技術であるといえる。


平成３０年３月１２日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１００４１号審決取消請求事件（以下「甲事件」という。）平成２９年（行ケ）第１００４２号審決取消請求事件（以下「乙事件」という。）
口頭弁論終結日平成３０年１月２２日
判     決
甲事件原告・乙事件被告新   日鐵住   金株式   会社同訴訟代理人弁護士    増    井      和      夫
橋    口      尚      幸
齋    藤      誠二    郎
甲事件被告・乙事件原告Ｊ   ＦＥス   チール   株式会   社同訴訟代理人弁理士    松    本              悟
奥    井      正      樹
主     文
１特許庁が無効２０１３－８００２２６号事件について平成２８年１２月２７日にした審決のうち，特許第５３４８４３１号の請求項１ないし３に係る部分を取り消す。
２甲事件原告・乙事件被告の甲事件請求を棄却する。３訴訟費用は，甲事件乙事件を通じて，甲事件原告・乙事件被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１甲事件
特許庁が無効２０１３－８００２２６号事件について平成２８年１２月２７日にした審決のうち，特許第５３４８４３１号の請求項４及び５に係る部分を取り消す。
２乙事件
主文第１項と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴甲事件被告・乙事件原告（以下「被告」という。）は，平成２３年７月１３日，発明の名称を「熱間プレス部材」とする特許出願（平成２２年９月２９日（優先権主張：平成２１年１０月２８日及び平成２２年４月２８日，日本国）に出願した特願２０１０－２１８０９４号の分割出願）をし，平成２５年８月３０日，設定の登録（特許第５３４８４３１号）を受けた（請求項の数６。甲２４。以下，この特許を「本件特許」という。）。
⑵甲事件原告・乙事件被告（以下「原告」という。）は，平成２５年１２月１２日，本件特許のうち請求項１ないし５に係る発明について特許無効審判請求をし，無効２０１３－８００２２６号事件として係属した。
⑶被告は，平成２８年８月１５日，本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした（乙１８。以下「本件訂正」という。）。⑷特許庁は，平成２８年１２月２７日，本件訂正を認めるとともに，請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする，請求項４及び５に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，平成２９年１月１２日，原告及び被告に送達された。
⑸原告は，平成２９年２月１０日，本件審決中，本件特許の請求項４及び５に係る部分の取消しを求める本件訴訟（甲事件）を提起した。被告は，同日，本件審決中，本件特許の請求項１ないし３に係る部分の取消しを求める本件訴訟（乙事件）を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし５の記載は，次のとおりである（乙１８）。以下，本件訂正後の請求項１ないし５に係る発明を「本件発明１」などといい，併せて「本件各発明」という。また，本件訂正後の明細書（乙１８）を，本件特許の図面（甲２４）を含めて「本件明細書」という。【請求項１】質量％で，Ｃ：０．１５～０．５％，Ｓｉ：０．０５～２．０％，Ｍｎ：０．５～３％，Ｐ：０．１％以下，Ｓ：０．０５％以下，Ａｌ：０．１％以下，Ｎ：０．０１％以下を含有し，残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであり，優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材。
【請求項２】部材を構成する鋼板の成分組成に，さらに，質量％で，Ｃｒ：０．０１～１％，Ｂ：０．０００５～０．０８％のうちから選ばれた少なくとも一種，又は，Ｃｒ：０．０１～１％，Ｂ：０．０００５～０．０８％のうちから選ばれた少なくとも一種とＴｉ：０．２％以下が含有されることを特徴とする請求項１に記載の熱間プレス部材。
【請求項３】部材を構成する鋼板の成分組成に，さらに，質量％で，Ｓｂ：０．００３～０．０３％が含有されることを特徴とする請求項１又は２に記載の熱間プレス部材。


【請求項４】（１）質量％で，Ｃ：０．１５～０．５％，Ｓｉ：０．０５～２．０％，Ｍｎ：０．５～３％，Ｐ：０．１％以下，Ｓ：０．０５％以下，Ａｌ：０．１％以下，Ｎ：０．０１％以下を含有し，残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有する部材を構成する鋼板，（２）前記（１）の成分組成に，さらに，質量％で，Ｃｒ：０．０１～１％，Ｔｉ：０．２％以下，Ｂ：０．０００５～０．０８％のうちから選ばれた少なくとも一種が含有される成分組成を有する部材を構成する鋼板，又は（３）前記（１）若しくは（２）の成分組成に，さらに質量％で，Ｓｂ：０．００３～０．０３％が含有される成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであり，前記Ｎｉ拡散領域が鋼板の深さ方向に１μｍ以上にわたって存在し，優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材（但し，「亜鉛－１２％ニッケルめっきを片面めっき付着量で５０ｇ／ｍ²有するめっき鋼板の熱間プレス部材」を除く）。
【請求項５】（１）質量％で，Ｃ：０．１５～０．５％，Ｓｉ：０．０５～２．０％，Ｍｎ：０．５～３％，Ｐ：０．１％以下，Ｓ：０．０５％以下，Ａｌ：０．１％以下，Ｎ：０．０１％以下を含有し，残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有する部材を構成する鋼板，（２）前記（１）の成分組成に，さらに，質量％で，Ｃｒ：０．０１～１％，Ｔｉ：０．２％以下，Ｂ：０．０００５～０．０８％のうちから選ばれた少なくとも一種が含有される成分組成を有する部材を構成する鋼板，又は（３）前記（１）若しくは（２）の成分組成に，さらに質量％で，Ｓｂ：０．００３～０．０３％が含有される成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであり，前記金属間化合物層が島状に存在し，優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材（但し，「亜鉛－１２％ニッケルめっきを片面めっき付着量で５０ｇ／ｍ²有するめっき鋼板の熱間プレス部材」を除く）。
３本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本件訂正を認めた上，①本件発明１は，下記の引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，②本件発明２は，引用発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，③本件発明３は，ⅰ）引用発明及び甲３事項に基づいて，又は，ⅱ）引用発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，④本件発明４は，引用発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものではない，⑤本件発明５は，引用発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものではない，などというものである。
引用例１：特許第３５８２５０４号公報（甲１。平成１６年発行）
⑵本件各発明と引用発明の対比
本件審決は，引用発明及び本件各発明との一致点・相違点を，以下のとおり認定した。
ア引用発明
ｍａｓｓ％で，Ｃ：０．２％，Ｓｉ：０．３％，Ｍｎ：１．３％，Ｐ：０．０１％，Ｓ：０．００２％，Ａｌ：０．０５％，Ｔｉ：０．０２％，Ｎ：０．００４％を含有し，残部がＦｅ及び不可避的不純物からなる成分組成を有する鋼板の表面に亜鉛－１２％ニッケルめっきを５０ｇ／ｍ²施しためっき鋼板を，大気炉で８５０℃，３分間加熱した後，熱間プレスを行った，酸化皮膜が形成され，塗膜密着性と塗装後耐食性を有する熱間プレス成形品。
イ   本件発明１と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
「Ｃ：０．２％（判決注：「質量％で，Ｃ：０．２％」の誤記と認める。），Ｓｉ：０．３％，Ｍｎ：１．３％，Ｐ：０．０１％，Ｓ：０．００２％，Ａｌ：０．０５％，Ｎ：０．００４％，Ｆｅ及び不可避的不純物を含有する成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層にＺｎＯ層を有し，塗膜密着性（判決注：「塗装密着性」の誤記と認める。）と塗装後耐食性を有する熱間プレス部材。」である点。
(イ)相違点
ａ相違点⑴
部材を構成する鋼板が，引用発明では「Ｔｉ：０．０２％を含有」するのに対し，本件発明１では，Ｔｉを含有しない点。
ｂ相違点⑵


本件発明１では，「部材を構成する鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶである」のに対し，引用発明では，それが明らかではない点。
ｃ相違点⑶
本件発明１では，「優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」のに対し，引用発明では，「塗装密着性と塗装後耐食性を有する」ものの，「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」ことについては明らかではない点。
ウ   本件発明２と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
「質量％で，Ｃ：０．２％，Ｓｉ：０．３％，Ｍｎ：１．３％，Ｐ：０．０１％，Ｓ：０．００２％，Ａｌ：０．０５％，Ｔｉ：０．０２％，Ｎ：０．００４％，Ｆｅ及び不可避的不純物を含有する成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層にＺｎＯ層を有し，塗装密着性と塗装後耐食性を有する熱間プレス部材。」である点。
(イ)相違点
ａ相違点⑵及び⑶に同じ。
ｂ相違点⑷
部材を構成する鋼板の成分組成に，本件発明２では，「さらに，Ｃｒ：０．０１～１％，Ｂ：０．０００５～０．０８％のうちから選ばれた少なくとも一種が含有される」のに対し，引用発明では，「Ｃｒ：０．０１～１％，Ｂ：０．０００５～０．０８％のうちから選ばれた少なくとも一種が含有される」ものではない点。
エ   本件発明３と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
本件審決は，本件発明３と引用発明との一致点について，具体的に記載していないが，前記イ(ア)又は前記ウ(ア)と同じであると認定したものと解される。
(イ)相違点
ａ相違点⑴ないし⑶又は相違点⑵ないし⑷に同じ。
ｂ相違点⑸
本件発明３では，「部材を構成する鋼板の成分組成に，さらに，質量％で，Ｓｂ：０．００３～０．０３％が含有される」のに対して，引用発明では，Ｓｂを含有しない点。
オ   本件発明４と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
「質量％で，Ｃ：０．２％，Ｓｉ：０．３％，Ｍｎ：１．３％，Ｐ：０．０１％，Ｓ：０．００２％，Ａｌ：０．０５％，Ｔｉ：０．０２％，Ｎ：０．００４％，Ｆｅ及び不可避的不純物を含有する成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層にＺｎＯ層を有し，塗装密着性と塗装後耐食性を有する熱間プレス部材。」である点。
(イ)相違点
ａ相違点⑶に同じ。
ｂ相違点⑹
本件発明４では，「鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであり，前記Ｎｉ拡散領域が鋼板の深さ１μｍ以上にわたって存在」するのに対し，引用発明では，それが明らかではない点。
ｃ相違点⑺
本件発明４では，「亜鉛－１２％ニッケルめっきを片面付着量で５０ｇ／ｍ²有するめっき鋼板の熱間プレス部材」を除くものであるのに対し，引用発明では，「亜鉛－１２％ニッケルめっきを片面付着量で５０ｇ／ｍ²有するめっき鋼板の熱間プレス部材」である点。
カ   本件発明５と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
本件審決は，本件発明５と引用発明との一致点について，具体的に記載していないが，前記オ(ア)と同じであると認定したものと解される。
(イ)相違点
ａ相違点⑵，⑶及び⑺に同じ。
ｂ相違点⑻
本件発明５では「前記金属間化合物層が島状に存在」するのに対し，引用発明ではそれが明らかではない点。
４被告主張の取消事由
⑴本件発明１の進歩性に係る判断の誤り（取消事由１）⑵本件発明２の進歩性に係る判断の誤り（取消事由２）⑶本件発明３の進歩性に係る判断の誤り（取消事由３）
５原告主張の取消事由
⑴本件発明４の進歩性に係る判断の誤り（取消事由４）⑵本件発明５の進歩性に係る判断の誤り（取消事由５）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件発明１の進歩性に係る判断の誤り）
〔被告の主張〕
⑴相違点⑴の容易想到性
本件審決は，Ｂを含有しない引用発明において，Ｔｉを含有しないようにすることは，所望する強度の程度に応じて適宜なし得る事項であるといえる旨判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。
ア阻害要因


引用発明の課題は，熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材を提供し，また，耐食性確保のための後処理を必要とせずに，高強度鋼の熱間プレス成形を可能とすることにある。そして，引用例１には，Ｔｉを０．０２％含有させた鋼種以外にも，強度向上のために，Ｔｉを０．０１％含有させて高張力鋼板とすることが記載されている。また，引用発明において，強度向上の目的でＴｉが含有されていることは，甲３に「強度を向上する目的でＴｉ…を添加してもよい」と記載されていることからも明らかである。したがって，引用発明においてＴｉを含有しないようにすることは，高強度鋼の熱間プレス成形を可能にするという引用発明の課題を解決することができなくなるから，当業者にとって適宜なし得る事項ではなく，阻害要因がある。
イ動機付け
本件発明１は，腐食に伴う鋼中への水素侵入を抑制可能な熱間プレス部材を提供することを目的とするものであり，その手段として，所定の成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層にＮｉ拡散領域を存在させるものであるから，同領域を存在させるための鋼板の成分組成は，所定の成分組成であることが必須である。一方，引用例１及び甲３には，「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」ことについて何らの記載も示唆もない。このため，当業者が「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」熱間プレス部材を発明しようとするに際して，引用発明の鋼板を，あえてＴｉを含有しない態様に変更する動機付けは存在しない。
ウ鋼板の表層構造の予測可能性
同一のＺｎ－Ｎｉめっきを施しても，Ｔｉの含有量が相違する鋼板では，加熱後に，めっき層成分と鋼板成分との相互拡散に相違が生じ，鋼板の表層の組成，微細構造，特性にも相違が生じることが技術常識である。また，熱間プレス部材において，母材となる鋼板と被膜となるめっき層の組成成分の組合せ，含有量が相違する場合には，熱間プレス後に，鋼板の表層の微細構造，特性が相違することが予測され，同様の作用効果を奏するかどうか不明であると考えるのが技術常識である。したがって，引用発明におけるＴｉを含有する鋼板の代わりに，Ｔｉを含有しない鋼板を用いた場合に，鋼板の表層構造が引用発明と同じとなることを，本件特許の出願前に当業者が容易に予測し得るとはいえない。
⑵相違点⑵について
本件審決は，甲２に記載された，合計１６の試料の実験結果に基づいて，相違点⑵は実質的な相違点とはいえない旨判断する。
しかし，上記試料のうち，引用発明の再現実験といえるのは６試料のみであり，他の１０試料は，引用発明から鋼種，Ｎｉ含有量，加熱条件を変更したものであるから，引用発明の再現実験とは到底いえず，本件発明１に導かれて行われた，いわゆる後知恵実験に相当するものである。したがって，上記１０試料に係る実験結果は，特許法２９条１項１号の公然知られた発明でも，同項３号の刊行物記載発明でもなく，これらの実験結果に基づく本件審決の上記判断は，誤りである。なお，原告は，Ｚｎ-Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施した場合，Ｎｉ拡散領域，γ相，ＺｎＯ層が，下から上にこの順番で形成され，そのような表面構造を有するめっき部材が本件発明１の自然浸漬電位を有すること，このような表面構造の生成は，下地鋼板の添加元素の組成の若干の相違によって影響を受けるものではないであろうことは，当業者の技術常識に基づいて容易に予測されると主張するが，これを認めるに足りる証拠はなく，失当である。引用発明の鋼板に熱間プレスを施すことにより本件発明１に係る鋼板の表面構造が生成することは，下地鋼板として甲２の鋼種Ａを用いた引用発明の再現実験を行い，本件明細書に記載されている各種評価を行うことにより初めて確認されたものである。
⑶相違点⑶について
本件審決は，本件発明に係る熱間プレス部材は，部材を構成する鋼板の深さ方向にＮｉ拡散領域を有することにより，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されること，より好ましい態様は，拡散領域の深さが３μｍ以上であることが把握され，甲２における実験に供された試料は，いずれもＮｉ拡散領域に相当するＺｎＮｉ含有フェライト相の層厚が３μｍ以上であることが確認されており，引用発明においても，耐水素侵入性を有しているものと認められるから，相違点⑶は実質的な相違点とはいえない旨判断した。
しかし，部材を構成する鋼板の深さ方向にＮｉ拡散領域を有することにより，耐水素侵入性を得ることができ，より好ましい態様は，拡散領域の深さが３μｍ以上であるという知見は，本件明細書を見て初めて分かることであり，引用例１の記載から知ることはできず，甲２においても，耐水素侵入性は証明されていない。本件発明１において，耐水素侵入性の有無については，本件明細書の【００５３】に記載された実験をして評価しており，このような実験をしてみなければ，耐水素侵入性を有するか否かは不明である。かかる耐水素侵入性の評価について，引用例１及び甲２には，全く記載がなく，本件特許の出願前の技術常識に基づいて，当業者が適宜なし得るものともいえない。
また，仮に引用発明が耐水素侵入性を有するとしても，本件発明１と引用発明との間には，容易想到性が問題になる実質的な相違点（相違点１）があるから，引用発明において，Ｔｉを含有しないようにした場合，耐水素侵入性を有することが予測可能かどうかを判断しなければならないにもかかわらず，本件審決はこの判断をしておらず，判断の遺脱がある。
したがって，本件審決の判断は誤りである。
〔原告の主張〕
⑴相違点⑴の容易想到性
ア阻害要因
引用例１には，例えば【表１】にあるような鋼化学成分の高張力鋼板が実用上は特に好ましいとされているだけであり，Ｔｉを含有しないと強度が低下し高張力鋼板とならないなどとは記載されておらず，鋼板にＴｉを含有させることの意義も説明されていない。また，甲３にも，Ｔｉを含有させないと鋼板の強度が不十分となるなどという記載はない。
イ動機付け
本件明細書には，所定の組成の鋼板の表層にＮｉ拡散領域を存在させると，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されると説明されているだけで，Ｎｉ拡散領域の形成には鋼板中の所定の組成が必須であるなどとは記載されていない。
ウ鋼板の表層構造の予測可能性


Ｚｎ-Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施した場合，Ｎｉ拡散領域，γ相，ＺｎＯ層が，下から上にこの順番で形成され，そのような表面構造を有するめっき部材が本件発明１の自然浸漬電位を有することは，当業者の技術常識に基づいて容易に予測される。すなわち，Ｚｎ-Ｎｉめっき層を表面に有した鋼板を加熱すれば，めっき層中のＮｉが鋼板へ拡散していき，めっき層の直下にＮｉ拡散領域が形成されることは，物理現象として当然に生じるものである(甲１，乙２)。また，１０重量％程度以上のＮｉを含むＺｎ-Ｎｉめっき層は，γ相の金属間化合物から構成されるため（甲１４～１６），Ｎｉ拡散領域の上には，γ相に相当する金属間化合物層が初めから形成されている。さらに，Ｚｎ-Ｎｉめっき層の大半はＺｎであるため，熱間プレスの加熱を行えば，その表面にＺｎＯ層が形成されることも当然である（甲１）。そして，Ｚｎ-Ｎｉめっきを施さない下地鋼板は自然浸漬電位が－４４０ｍＶであり，Ｚｎ-Ｎｉ合金めっきは，Ｎｉ含有量が１０～１７％程度の範囲で－７００～－５００ｍＶであるところ（甲１５，１９，２０），Ｚｎ-Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施すと，加熱により下地鋼板のＦｅがめっき中に拡散するため，めっき表面の皮膜の自然浸漬電位は，Ｚｎ-Ｎｉ合金めっきの値よりも若干下地鋼板の値に近づいた値となるものであり，－６００～－３６０ｍＶという値は，おのずとそのような値になる数値範囲である。
また，上記のような表面構造の生成は，下地鋼板の添加元素の組成の若干の相違によって，影響を受けるものではないであろうことも，当業者の技術常識に基づいて容易に予測される。すなわち，上記Ｎｉ拡散領域は，めっき層中のＮｉの下地鋼板への拡散により生成するが，そのような拡散現象が下地鋼板の組成の相違によって完全に阻止されるなどということは，考えられない。また，上記γ相は，Ｚｎ-Ｎｉめっき層の金属間化合物相であり，下地鋼板の組成の影響を受けるとは考えられない。さらに，上記ＺｎＯ層も，Ｚｎ-Ｎｉめっき層の表面に形成されるものであり，下地鋼板の組成の影響を受けるとは考えられない。そして，上記自然浸漬電位も，Ｚｎ-Ｎｉ合金めっきに，幾分か下地鋼板の主成分であるＦｅが拡散することでおおむね定まる値であって，下地鋼板の添加元素がごく微量，Ｚｎ-Ｎｉ合金めっき層に拡散したとしても，その影響は僅かであると考えられる。
⑵相違点⑵について
引用例１には，引用発明において，相違点⑵に係る鋼板の表面構造が生成することは明記されていない。
しかし，前記⑴ウのとおり，Ｚｎ-Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施した場合，Ｎｉ拡散領域，γ相，ＺｎＯ層が，下から上にこの順番で形成され，そのような表面構造を有するめっき部材が本件発明１の自然浸漬電位を有することは，当業者の技術常識に基づいて容易に予測されるものである。そして，以下のとおり，甲２による引用発明の再現実験により，この表面構造が生成することが確認されている。甲２は，引用発明に係る亜鉛－１２％ニッケル合金電気めっき鋼板につき，その再現実験として，引用例１の【表１】及び【表５】に記載される鋼種Ａの化学成分を狙い値として製造された鋼種（鋼種Ａ）に対し，鋼板表面の皮膜状態の構造の調査を行った結果の報告書である。また，同報告書には，鋼種Ａに近い成分にＣｒ，Ｂを加えて製造した鋼種Ｘについての実験結果も記載されている。甲２によれば，引用例１の再現実験に相当するもの及びそこから鋼板の鋼種，めっき中のＮｉ含有量等の条件を変更した合計１６の試料において，鋼板表面の皮膜状態の構造について，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることが確認される。また，これらの結果から，下地鋼板の成分組成の若干の相違（鋼種Ａと鋼種Ｘ程度の相違）が，熱間プレス後の鋼板表面の構造に影響していないことも分かる。したがって，相違点⑵は実質的な相違点とはいえない。
⑶相違点⑶について
本件明細書には，「Ｎｉ拡散領域により耐水素侵入性が得られる」と説明されている。すなわち，耐水素侵入性は，Ｚｎ－Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施すとおのずと形成されるＮｉ拡散領域により，自動的に得られる作用効果であるところ，前記⑵のとおり，甲２におけるＺｎ－Ｎｉ鋼板への熱間プレス実験により，Ｎｉ拡散領域が生成することが確認されている。したがって，引用発明が耐水素侵入性を有していることは明らかである。
また，上記のとおり，対水素侵入性は，本件発明１に想到した結果としておのずと得られる作用効果であるから，その作用効果についての予測可能性は，本件発明１に想到するために必要なものではない。
２取消事由２（本件発明２の進歩性に係る判断の誤り）
〔被告の主張〕
本件審決は，相違点⑷について，熱間プレス用の鋼板に，焼入れ性向上，プレス後の強度確保のためにＣｒ，Ｂを添加すること，窒素の捕捉によるボロンの保護のためにＴｉを添加することは周知技術であったから（甲９の１～４），Ｔｉを０．０２％含有する引用発明において，Ｃｒ：０．１～０．４８％，Ｂ：０．０００５～０．００１６％のうちから選ばれた少なくとも一種のＣｒ，Ｂを添加することは，当業者が容易に想到し得ることである旨判断した。


しかし，引用例１及び甲９の１ないし４には，本件発明２の課題である耐水素侵入性について，何らの記載も示唆もない。そのため，当業者が耐水素侵入性を有する熱間プレス部材を発明しようとするに際して，引用発明の鋼板を，あえてＣｒ，Ｂを含有する態様に変更する動機付けは存在しない。また，前記１〔被告の主張〕⑴ウと同様の理由により，引用発明におけるＣｒ，Ｂを含有しない鋼板の代わりに，Ｃｒ，Ｂを含有する鋼板を用いた場合に，鋼板の表層構造が引用発明と同じとなることを，本件特許の出願前に当業者が容易に予測し得るとはいえない。したがって，本件発明２は，引用発明及び甲９の１ないし４に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
〔原告の主張〕
引用発明においてＣｒ，Ｂを含有する下地鋼板を用いることは，甲９の１ないし４の開示から当業者が容易に想到し得るものである。相違点⑷の容易想到性の判断に当たっては，引用例１及び甲９の１ないし４の開示から，引用発明の下地鋼板について，Ｃｒ，Ｂを含有する下地鋼板を用いることを容易に想到できるかどうかが問題であり，「水素侵入を抑制する」作用効果は，相違点⑷の容易想到性の検討に直接関係しない。
３取消事由３（本件発明３の進歩性に係る判断の誤り）
〔被告の主張〕
本件審決は，相違点⑸について，引用発明と同程度のＣを含有する鋼板又は亜鉛めっき鋼板において，Ｓｂを０．０００５～０．０５％含有させることは周知であったから（甲５の１～４），引用発明において，靭性向上等を目的として，Ｓｂを０．００３～０．０３％含有させることは，当業者が適宜なし得ることである旨判断した。
しかし，甲５の１ないし４には，鋼板にＺｎ-Ｎｉめっきを施すことについては記載されていないため，Ｚｎ-Ｎｉめっきを施した鋼板を熱間プレスした場合の表層の微細構造，特性がどのようになるのかは，明らかでない。また，引用例１にも，甲５の１ないし４にも，「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」熱間プレス部材については，記載がない。したがって，引用発明のＺｎ-Ｎｉめっきを施した鋼板の成分に，Ｓｂを０．００３～０．０３％含有させた場合，Ｓｂを含有しない引用発明の鋼板を用いた場合と同様のＮｉ拡散領域が鋼板の表層に形成され，「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」熱間プレス部材が得られることは，引用例１，甲５の１ないし４の記載に基づいて，当業者が予測し得ない。よって，引用発明にＳｂを含有させることは当業者が適宜なし得ることとした本件審決の判断は，誤りである。
〔原告の主張〕
引用発明においてＳｂを含有する下地鋼板を用いることは，甲５の１ないし４の開示から当業者が容易に想到し得るものである。被告は，Ｓｂを添加した鋼板については，その表面構造，特性がどうなるかは明らかでないと主張するが，下地鋼板にＳｂが添加されることにより，熱間プレス部材の表面構造に影響が及ぶ可能性があるという事実を全く立証しておらず，失当である。
４取消事由４（本件発明４の進歩性に係る判断の誤り）
〔原告の主張〕
⑴相違点⑹について
甲２によれば，引用例１の再現実験に相当するもの及びそこから鋼板の鋼種，めっき中のＮｉ含有量等の条件を変更した合計１６の試料において，鋼板表面の皮膜状態の構造について，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであること，Ｎｉ拡散領域が鋼板の深さ方向に１μｍ以上にわたって存在することが確認される。したがって，相違点⑹は，実質的な相違点とはいえない。
⑵相違点⑺について
本件審決は，Ｎｉ含有量及びめっき付着量について，亜鉛－１２％ニッケルめっきを片面付着量で５０ｇ／ｍ²を，あえてそれを除く態様に変更することが動機付けられるものとは認められず，相違点⑺は当業者が容易になし得たものとはいえない旨判断した。
しかし，引用例１には，Ｎｉは適宜量添加すること，めっき付着量は４０～８０ｇ／ｍ²とすると好ましいということが記載されており，引用発明におけるＺｎ－Ｎｉ合金めっきについて，そのＮｉ含有量やめっき付着量を，１２％や５０ｇ／ｍ²から若干量だけ変化させためっきを用いることは，当業者にとって設計的事項である。また，自動車用鋼板のＺｎ－Ｎｉ合金めっきについて，Ｎｉ含有量を１０ないし２０％程度の間で，めっき付着量も２０ないし６０ｇ／ｍ²程度の間で適宜選択しためっき鋼板を用いることは，周知技術であった（甲２１の１～５）。したがって，引用発明において，Ｚｎ－ＮｉめっきのＮｉ含有量を１２％以外の量，めっき付着量を５０ｇ／ｍ²以外の量としためっき層の鋼板へと変更することは，塗装後耐食性向上等を目的として，当業者が適宜なし得る設計的事項であり，容易に想到し得る。
〔被告の主張〕
⑴相違点⑹について
前記１〔被告の主張〕⑵のとおり，甲２の合計１６試料のうち１０試料は，引用発明から鋼種，Ｎｉ含有量，加熱条件を変更したものであるから，引用発明の再現実験とは到底いえず，本件発明１に導かれて行われた，いわゆる後知恵実験に相当するものである。したがって，上記１０試料に係る実験結果は，特許法２９条１項１号の公然知られた発明でも，同項３号の刊行物記載発明でもなく，これらの実験結果に基づく原告の主張は誤りである。
⑵相違点⑺について
本件発明４は，優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入を抑制可能な熱間プレス部材を提供することを目的とし，部材を構成する鋼板の表層にＮｉ拡散領域を存在させることにより，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されるものである。