平成２９年１１月３０日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成２９年(ネ)第１５７９号商標権侵害差止請求控訴事件（原審大阪地方裁判所平成２８年(ワ)第６２６８号）
口頭弁論終結日平成２９年９月１４日
判決
控訴人兼被控訴人              ビジネスラリアート株式会社（以下「一審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士                  木   村   圭二郎同                    松井亮行同訴訟代理人弁理士                  柳野隆生同補佐人弁理士                      大西裕人被控訴人兼控訴人                    株式会   社ロッ   クオン（以下「一審被告」という。）
同訴訟代理人弁護士                  川内康雄
主文
１一審被告の控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。(1)一審被告は，「AD    EBiS（アドエビス）」，「THREe（スリー）」，「SOLUTION（ソリューション）」及び「EC-CUBE（イーシーキューブ）」に係る役務を提供するに当たり，インターネット上のホームページ，パンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載３，４及び６の各標章を使用してはならない。
(2)一審被告は，インターネット上のホームページ，パンフレット及び看板等から別紙「標章目録」記載３，４及び６の各標章を抹消せよ。(3)一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。２一審原告の控訴を棄却する。
３（当審における追加請求）
(1)一審被告は，一審被告のホームページ（http://www.lockon.co.jp）からリンクが張られた２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面及び２０１７年９月期第２四半期決算説明資料において，別紙「抹消対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載７の標章を使用してはならない。
(2)一審被告は，上記(1)の動画閲覧画面及び説明資料から，別紙「抹消対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載７の標章を抹消せよ。(3)一審原告の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。４訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを２分し,それぞれを各自の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１一審原告
(1)原判決を次のとおり変更する。
ア一審被告は，「AD   EBiS（アドエビス）」，「THREe（スリー）」，「SOLUTION（ソリューション）」及び「EC-CUBE（イーシーキューブ）」に係る役務を提供するに当たり，インターネット上のホームページ，パンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載１ないし６の各標章を使用してはならない。
イ一審被告は，インターネット上のホームページ，パンフレット及び看板等から，別紙「標章目録」記載１ないし６の各標章を抹消せよ。
(2)当審における訴えの追加
ア一審被告は，「AD   EBiS（アドエビス）」，「THREe（スリー）」，「SOLUTION（ソリューション）」及び「EC-CUBE（イーシーキューブ）」に係る役務を提供するに当たり，インターネット上のホームページ，パンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載７の標章を使用してはならない。
イ一審被告は，インターネット上のホームページ，パンフレット及び看板
等から，別紙「標章目録」記載７の標章を抹消せよ
(3)訴訟費用は，第１，２審とも一審被告の負担とする。
(4)仮執行宣言
２一審被告
(1)原判決中，一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)前項の取消部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。(3)訴訟費用は，第１，２審とも一審原告の負担とする。
第２事案の概要
１事案の要旨
原審における本件は，原判決別紙「商標権目録」記載の商標権を有する一審原告が，一審被告が別紙「標章目録」記載１ないし６の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が上記商標権を侵害すると主張して，一審被告に対し，商標権に基づき，商品又はサービスを提供するに当たり，広告に上記各標章を使用することの差止め及びホームページ等からの上記各標章の抹消を求めた事案である。
原審は，一審原告の請求を，「ADEBiS（アドエビス）」，「THREe（スリー）」，「SOLUTION（ソリューション）」及び「EC-CUBE（イーシーキューブ）」に係る役務を提供するに当たり，広告に別紙「標章目録」記載３ないし６の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹消を求める限度において認容した。
これに対し，一審原告は，上記各役務を提供するに当たり，広告に別紙「標章目録」記載１及び２の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹消を求める敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。また，当審において，上記各役務を提供するに当たり，広告に別紙「標章目録」記載７の標章を使用することの禁止及びホームページ等からの同標章の抹消を求める請求を追加した。
他方，一審被告は，その敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。２前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア一審原告は，コンピュータ・システム及びソフトウェアの開発，販売，レンタル及び保守，インターネットを利用した各種情報処理サービス及び情報提供サービスの提供等を目的とする株式会社である。イ一審被告は，コンピュータに関するシステム開発・販売，情報処理サービス業，情報提供サービス業等を目的とする株式会社である。
(2)一審原告の商標権
一審原告は，原判決別紙「商標権目録」記載１及び２の商標権（以下，それぞれ「本件商標権１」，「本件商標権２」といい，併せて「本件各商標権」という。また，これらの商標権に係る登録商標をそれぞれ「本件商標１」，「本件商標２」，「本件各商標」という。）を有している。
(3)本件各商標の役務区分
本件各商標の各商標登録出願時点での商標法施行令１条別表に規定された第９類，第３５類及び第４２類の商品及び役務並びにこの商品及び役務に属するものとして，同時点での商標法施行規則６条別表に規定された商品及び役務の内容は，原判決別紙「役務区分」のとおりである（以下，これら時点での上記政令及び省令の別表によるものを，単に「第９類」，「第３５類」，「第４２類」のようにいう。）。
(4)一審被告の行為


ア一審被告は，「AD    EBiS（アドエビス）」，「THREe（スリー）」及び「SOLUTION（ソリューション）」という役務を提供している（以下，これらの役務を併せて「被告３サービス」という。これらの役務と本件各商標の指定商品・指定役務との同一・類似性には争いがある。）。また，一審被告は，ダウンロード可能なソフトウェアである「EC-CUBE（イーシーキューブ）」をインターネット等のネットワークを介して，需要者に提供している（以下，被告３サービスと「EC-CUBE」を併せて「被告４サービス」という。）。「EC-CUBE」に係る役務は第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当し，同役務によって提供されるソフトウェアは第９類の「電子応用機械器具及びその部品」に該当し，本件各商標の指定商品及び役務と同一である。
イ一審被告は，自らのホームページ（http://www.lockon.co.jp    以下「被告ホームページ」という。）のトップ画面（甲７の１頁）並びにトップ画面の「企業情報」，「事業内容」，「採用情報」，「ブログ」，「ニュース」及び「IR情報」の項目をそれぞれ選択して表示される画面（甲８，２２～２７の各１頁）の左上ヘッダ部分に別紙「標章目録」記載６の標章（以下「被告標章６」といい，同目録記載の他の各標章も同様に呼称する。また，被告標章１ないし７を併せて「被告各標章」という。）を使用し，被告標章６の表示の中には被告標章１が含まれている。また，一審被告は，被告ホームページの「プレスリリース」中の「EC-CUBE」を広告宣伝するページ（甲２８の１頁）及び被告ホームページの「採用情報」の画面に表示されるYouTube上の動画（甲１０の１・２）において，被告標章１を，その上に「Ｌ」字様の図形を，その下に「ImpactOnThe   World」との文字をそれぞれ配する態様で使用している。さらに，一審被告は，パンフレット（甲１５）の表紙に，被告標章６を使用している。
ウ一審被告は，フェイスブックの公式ページ（甲１１）において，被告標章２を使用している。
エ一審被告は，被告ホームページ中の「SOLUTION」を紹介する画面（甲９の４）の上部ヘッダ部分に，被告標章３を使用している。オ一審被告は，その事務所の正面玄関口に被告標章４を表示し，看板として利用している（甲１２，１３）。
カ一審被告は，被告ホームページのトップ画面の下部の「OFFICIAL    BLOG」という項目及び「ブログ」のページに掲載した写真（甲７の４頁，甲２５の２，３頁，甲３０の１～３頁）に重ねて被告標章５を使用している。キ一審被告は，被告ホームページのトップ画面の「IR情報」からリンクできる，２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面において，当該動画の左上部分及び当該動画の再生時に表示される「２０１７年９月期第２四半期決算説明資料」中に被告標章７を使用した（甲４６～４９）。
(5)本件各商標と被告各標章の対比
被告各標章は，本件各商標と類似する。
３争点
(1)被告３サービスの役務は，本件各商標の指定役務と同一又は類似するか
（争点１）
(2)一審被告は，被告４サービスについて被告各標章を使用しているか（争点２）
(3)商標法２６条１項１号により，本件各商標権の効力が被告各標章に及ばな
いか（争点３）
(4)差止めの必要性（争点４）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告３サービスの役務は，本件各商標の指定役務と同一又は類似するか）について
【一審原告の主張】
以下のとおり，被告３サービスは，本件各商標の指定役務である「電子計算機用プログラムの提供」（第４２類）に該当するから，本件各商標の指定役務と同一又は類似である。
(1)被告３サービスに共通する点
被告３サービスにおいて，顧客は，一審被告があらかじめ準備したアプリケーションソフトの利用を目的として一審被告と取引をしている。また，一審被告は，被告３サービスを，いずれもプラットフォームを提供する事業と称している。プラットフォームとは，ハードウェアやソフトウェア，サービスが動作する基盤となる環境を意味し，それ自体が「電子計算機用プログラム」であるから，その使用を認める行為は，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する。
「ADEBiS」及び「THREe」に関する利用契約約款においても，一審被告が提供する役務がASPサービス（ソフトウェアをインターネット等を通じて利用させるサービス）である旨が定められている。
(2)「AD   EBiS」に係る役務について
「ADEBiS」は，マーケティング効果の測定と，そこで得られたデータの活用に係る役務を提供するものである。顧客は，必要な情報を入力し指令をすれば，一審被告が自らのサーバ内にあらかじめ用意し，利用可能な状態で管理している広告効果計測用の電子計算機用プログラムによって情報の収集解析等が実施され，その処理結果を取得して閲覧することができる。「ADEBiS」に係る役務は，一審被告が開発・設定・管理等を行った一審被告のサーバ内のアプリケーションソフトを，顧客にインターネット回線を通じ利用させている点でASPサービスであり，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に当たる。
(3)「THREe」に係る役務について
「THREe」は，リスティング広告入札最適化を図るためのアプリケーションソフトである。顧客は，「THREe」に最適化の判定に必要な情報を入力して指令をすれば，電子計算機用プログラムによってリスティング広告の最適化に関する処理が実施され，その処理結果を閲覧できる。「THREe」に係る役務も，「ADEBiS」同様，ASPサービスであり，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に当たる。
(4)「SOLUTION」に係る役務について
「SOLUTION」に係る役務は，主としてEC（電子商取引）サイトのコンサルティングサービスや受託開発を行うものである。一審被告は，顧客の要望に応じ，インターネット広告媒体の利用状況と効果を蓄積・統合して分析するシステムを構築し，そこで構築されたインターネット広告の分析システムを目的とする電子計算機用プログラムを，インターネット回線を通じて提供している。顧客は，一審被告が提供するプログラムを手段として利用し，自らデータ等の分析を行っている。「ADEBiS」や「THREe」との違いは，当初に人が関与するシステム構築作業（カスタマイズ）があるという点のみである。役務の本質的部分は，一審被告のサーバ内に構築された電子計算機用プログラムを，インターネット回線を通じ，顧客に利用させることを内容とするから，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する。仮に，上記カスタマイズの局面を役務と捉えるとしても，当該役務は「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」又は「情報技術（IT）に関する助言（コンサルティング）」として第４２類に属する。
【一審被告の主張】


被告３サービスは，以下のとおり，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」には該当せず，第３５類の「広告業」又は「市場調査又は分析商品の販売に関する情報の提供」に該当する。
(1)被告３サービスに共通する点
ア役務の提供にインターネットWEBシステムが含まれている場合に，その役務が第４２類であるか否かは，その役務がインターネットWEBシステムを利用しなくても成立するか否かによって判断すべきである。役務の分類は，提供者の需要者に対する訴求と，需要者が実際に得られるサービスの本質で判断され，役務の提供に人手が関与するかは第４２類該当性を確定させる要素ではない。
ソフトウェアによって自動的に行われる役務であることを理由に第４２類に該当すると考えると，あらゆる役務が電子的手段によって実現されている現在，あらゆる役務が第４２類に分類されてしまう。ネットバンキングや検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスもソフトウェアによって自動的に行われる役務であるが，これらを第４２類に分類することは，商標役務分類の意図にも社会通念にも合致しない。ネットバンキングにおいて利用者が求めているのはソフトウェアを利用できることではなく，送金を完了させることなどであり，検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスにおいて利用者が求めているのは管理画面を操作できることではなく，広告が表示されることである。これらと同様，被告３サービスにおいては，一審被告もその顧客も，プログラムではなく，広告効果の計測が行われることや，広告の最適化が行われることに着目している。被告３サービスのプログラム部分は，第４２類に該当しない他の手段で代替可能であるのに対し，広告効果計測や広告最適化やこれを複合させたものは他の手段によって代替できない。イ第４２類に該当するASPサービスにおいては，当該サービスを利用すること自体の対価を支払うこととされており，当該ASPサービスを利用した動機が達成されたかどうかで代金額が変わることはない。これに対し，被告３サービスの対価は，プログラムを利用することによってでなく，広告効果計測や出稿自動化が行われることによって発生する。被告３サービスの価値の本質は，ネットワークを通じて提供されるプログラムである管理画面ではなく，一審被告が提供している広告効果計測や入札最適化にある。ウ被告３サービスにおける管理画面は，一審被告の管理するサーバ上でデータが作成され，ユーザーが使用するブラウザ上で描画される。そこでの操作はサーバに伝達され，サーバは，操作を利用者の指示として受け取り，管理画面上で指示の登録やデータ表示等を行うから，電子計算機用のプログラムがインターネットを介して利用者に提供され，ユーザーは，これを利用している。他方，広告効果計測や入札自動化に係る部分のプログラムは，ユーザーに提供されていない。
被告３サービスは，ネットバンキングや検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスと同様，管理画面と役務の要部でプログラムが別であって，その利用主体も別である。一審被告が役務提供のために利用しているプログラムは，ユーザーが入力した情報や指示を自動的に参照しているにすぎない。
エ一審被告が被告３サービスについて「ASPサービス」と表示したことはあるが，これらの役務の本質的要素は，広告効果計測や入札自動化であり，その本質が単なる呼称によって変化することはない。
(2)「AD   EBiS」に係る役務について
「ADEBiS」においては，計測対象の設定と計測結果の報告のためにWEB画面が利用されるものの，電話や文書によることも可能であり，インターネットWEBシステムを利用しなくても役務が成立する。
また，「ADEBiS」に係る役務を提供するには，広告からの遷移結果が一審被告のサーバに送信されるようにするための広告媒体側での措置，当該媒体から一審被告のサーバへのデータ送信が必要である。一審被告は，これらの措置やデータ送信を実施できるようにするために各広告メディアとの折衝や調整を行っている。
「ADEBiS」は，顧客が出稿した各種メディア上の広告の効果を調査し，費用や時間対効果，広告間の比較結果を分析して，その結果を報告するものであり，「（商業）企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助」に当たる。
したがって，「ADEBiS」に係る役務は，第４２類ではなく，第３５類に該当する。
(3)「THREe」に係る役務について
「THREe」においては，キーワードや予算の設定と出稿結果の報告のためにWEB画面を利用するものの，電話や文書によることも可能であり，インターネットWEBシステムを利用しなくても役務が成立する。また，「THREe」に係る役務を提供するには，広告効果の計測先である広告媒体やリスティング広告提供事業者から，定期的に情報を取得し，その情報の分析結果をリスティング広告の出稿に反映させる必要がある。したがって，「THREe」に係る役務は，第４２類ではなく，第３５類に該当する。
(4)「SOLUTION」に係る役務について
「SOLUTION」の役務提供過程においてWEB画面が介在することはあるが，それは業務指示や結果報告の手段でしかなく，他の手段によって代替可能であり，インターネットWEBシステムを利用しなくても役務が成立する。また，「SOLUTION」に係る役務の中心は，データを収集するデータ基盤，業界の動向に応じたデータ分析，これらを踏まえた広告に関するコンサルティングであって，ソフトウェアだけでは成立しない。したがって，「SOLUTION」に係る役務は，広告に関するコンサルティングであるから，第４２類ではなく，第３５類に該当する。２争点２（一審被告は，被告４サービスについて被告各標章を使用しているか）
について
【一審原告の主張】
以下のとおり，一審被告による被告ホームページでの被告各標章の使用は，被告４サービスについて，その広告に標章を付して，顧客に提供する行為といえるため，「商品若しくは役務に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」（商標法２条３項８号）に該当し，一審被告によるパンフレット，看板での被告各標章の使用は，被告４サービスについて，「商品若しくは役務に関する広告・・・に標章を付して展示し，若しくは頒布」（同号）する行為に該当する。
(1)被告ホームページでの被告各標章の使用


被告ホームページは，パンフレットと同様，全体として一つの媒体として被告４サービスを紹介している。そして，被告ホームページに付された被告各標章は，被告４サービスと関連する態様で用いられている。被告ホームページのどの場所にせよ，特別に顕著な方法で一審被告の名称を記載すれば，被告各標章が付された当該ページ自体には被告４サービスを紹介する内容が掲載されていなくても，商品又は役務に関する広告等を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。(2)「採用情報」のページ上の動画における被告標章１の使用「採用情報」のページで閲覧できるYouTube上の動画（甲１０の１・２，甲２０の１・２）では，一審被告が「マーケティングロボット」を提供，展開する企業であることが紹介されている。「マーケティングロボット」とは，一審被告のサービスを利用して，企業と顧客のコミュニケーションの円滑化（自動化・効率化）を図ることを意味すると考えられる。したがって，上記動画においては，被告４サービスに関連して，被告標章１が使用されている。(3)事務所の正面玄関口における被告標章４の使用被告標章４が表示されている一審被告の事務所の正面玄関口（甲１２，１３）は，電話及び４台の椅子が設置されており，来客を予定している。また，仮に，顧客が一審被告の事務所を訪問しなかったとしても，一審被告は，事務所の正面玄関口の写真をホームページやフェイスブックに公開している（甲１１）から，被告標章４は，被告４サービスの広告宣伝活動の一環として表示されている。
(4)被告ホームページのトップ画面上の写真における被告標章５の使用被告ホームページにおいて写真（甲７の４頁）が掲載されたトップ画面のページには，被告４サービスを紹介するバナーが存在し，被告ホームページを閲覧し，上記の写真を閲覧した顧客は，画面上で少しスクロールするだけで，被告４サービスを紹介するバナーを閲覧することが可能となる。したがって，当該バナーと上記写真での被告標章５の使用には関係性がある。
【一審被告の主張】
「株式会社ロックオン」という文字列だけからでも法人名であることが理解できるが，一審被告が開設するいずれのホームページにおいても，一審被告の「企業情報」，「会社概要」のページ（乙８）等へのリンクが設けられており，一審被告は，商標権者である一審原告が出所でないことを殊更に明示し，説明している。
一審原告が商標法２条３項８号に該当すると主張する一審被告の各行為に関する個別の主張は，以下のとおりである。
(1)被告標章１及び６について
ア被告ホームページのトップ画面（甲７）
「株式会社ロックオン」（一審被告）以外の「ロックオン」が提供者であると認識することはなく，一審原告が提供者ではないことが積極的に表示されており，出所の誤認が生じることはない。
また，被告ホームページ等への記載は，商号権の行使であり，これを殊更に商標と解するのは不自然である。どの商品又は役務について使用されているのか関係性を一意に把握することができない。
さらに，被告標章６を構成する商号と商標は，直線的に区別されており，位置的な重なり合いもなく，図形の中に一体的に取り込まれているといった特別の形態をしていない。「株式会社ロックオン」という適法に使用できる商号を，適法に使用できる商標と並列的に記載しているにすぎない。
イ「企業情報」のページ（甲２２）
前記アと同様である。
また，一審被告の役務に関する表示がない。「マーケティングプラットフォームのアドエビス」との記載は社歴を説明しているにすぎず，被告標章１及び６は，役務の出所を示すためには用いられていない。
ウ「事業内容」のページ（甲２３）
前記アと同様である。
また，企業の事業紹介のページであるから，企業→役務という方向での関係性の表示であって，役務→企業という関係性を示すことが意図されたものではない。
エ「採用情報」のページ（甲１０の１・２，甲２４）前記アと同様である。
また，一審被告の役務に関する表示がない。「ADEBiS」，「EC-CUBE」との記載はあるが，採用情報における担当職務の説明にすぎず，被告標章１及び６は，役務の出所を示すためには用いられていない。一審被告の企業理念，メンバー紹介等が記載されているが，ASPサービスに分類され得る役務の紹介はされていない。
オ「ブログ」のページ（甲２５）
前記アと同様である。
また，一審被告の役務に関する表示がない。「EC-CUBE」との記載はあるが，ベトナムでの開発の開始を告知しているにすぎず，被告標章１及び６は，役務の出所を示すためには用いられていない。
カ「ニュース」のページ（甲２６）
前記アと同様である。
キ「IR情報」のページ（甲２７）
前記アと同様である。
また，一審被告の役務に関する表示がない。「アドエビス」との記載はあるが，金融商品取引法上要求される事業上の重要事実の開示にすぎず，被告標章１及び６は，役務の出所を示すためには用いられていない。
ク「プレスリリース」のページ（甲２８）
前記アと同様である。
また，一審被告の役務に関する表示がない。被告標章１及び６は，「独自ECサイト立ち上げワンストップセミナー」の出所として明示されているにすぎず，プログラムの提供サービスの出所を示すためには用いられていない。
(2)被告標章２について
前記(1)アと同様である。
また，一審被告のフェイスブック（甲１１，２９）において，被告標章２が記事の出所を示すために表示されているが，記事には役務の表示がなく，「・・・さんの投稿をシェアしました」とあるとおり，第三者の記事をリンクする方法によって共有した体裁をとり，自己の役務であるという意図を含んでいないから，被告標章２は，役務の出所を示すためには用いられていない。
(3)被告標章３について
前記(1)アと同様である。
また，「SOLUTION」のページ（甲９の４）において，「株式会社ロックオン」との記載があり，通常人であれば，提供者を「株式会社ロックオン」であると認識する。提供者の名称が明示されているため，タイトルとして掲げられている「SOLUTION」との記載は，役務の名称として認識される。このように名称と提供元が明示されている場合，「サービスの名称が『ロックオン』である」とか，「サービスの提供元が『株式会社ロックオン』以外の『ロックオン』である」という誤解が生じることはない。
つまり，「株式会社ロックオン」という表示は，その会社種別の表記があることによって，他の商標である「ロックオン」とは異なるものであることを，需要者に認識させ，違う出所であることを積極的に明示している。なお，「SOLUTION」のページ（甲９の４）において，被告標章３の真上にある「デジタル戦略の総合支援パートナー」という語は，抽象的で特定の役務を示すものではない。むしろ，その直後に「株式会社ロックオンのソリューション」とあるから，被告標章３は，営業主体を意味しているとみるのが自然である。
(4)被告標章４について
ア一審被告の事務所の入口の写真（甲１２，１３）一見しただけでは，会社の事業内容を判別できない。


また，役務との関連性が認められない。一審被告が提供する役務は，インターネットを用いてのみ提供が可能であり，事務所ではその提供はされないし，広告宣伝活動も行われていない。一審被告の顧客は，インターネットや広告代理店を通じて募集され，顧客が事務所に訪問して申し込むことはない。顧客は，全て事業者であるため，一審被告の営業担当社員が業務上顧客に接触する場合は，顧客を訪問する。
事務所入口の「ADEbiS」や「EC-CUBE」に関する広告物は，本件訴訟開始前に撤去した。
イブースセッションの写真（甲１４）
平成２５年に数日間開催された広告技術に関するイベントに一審被告が出展した際のブーススペースを撮影したものである。一審被告は，同年中に被告標章４の使用を停止し，上記イベント終了後直ちに，当該ブーススペースや被告標章４が付された什器を撤去，廃棄した。
(5)被告標章５について
ア被告ホームページのトップ画面の写真（甲７の４頁）被告標章５は，一審被告の社名の正式な英語表記であり，商号を使用しているにすぎないから，商標的使用に当たらない。
また，当該写真は，社員旅行の集合写真であって，商品又は役務に関する情報は含まれていない。トップ画面には，「EC-CUBE」等に関する情報がバナーとして掲載されているが，これらのバナーと上記写真の関係性を示すような配置や文字情報は存在しない。被告標章５は，「ADEbiS」や「EC-CUBE」に言及する他の部分と同格のコンテンツである上，写真画像に埋め込まれていて，社員旅行に積極的に関連付けて使用されている。したがって，上記写真内の被告標章５は，一審被告の提供する役務の出所を示すものとして使用されていない。
イ「ブログ」のページの写真（甲３０の１～３頁）前記アと同様である。
被告標章５は，写真内においてのみ使用されていること，「LOCKONCO.,LTD.COMPANYTRIP   2016」と，一連の文字列とされていること，写真が社員の集合写真やイベントの写真であること，写真外に「社員旅行記」と付記されていることから，「LOCKONCO.,LTD.」との表記は，この社員旅行がどの会社のものかを示すために用いられている。この写真の外部にも役務の表示はなく，何らかの役務との関係性を看取することはできない。
(6)被告標章７について
２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面及び同決算資料（甲４７～４９）における被告標章７は，簡略化された資料の中で，一審被告という法的主体を示すもので，役務のために用いられていない。上記資料の中では一審被告の商品及び役務に言及しているが，広告宣伝ではなく，経営への貢献・関与を述べるものである。
一審被告の商号の登記は，本件商標１の登録に３年以上も先立つ。純然たる会社情報における社名略称の記載についてまで商標権侵害を主張するのは権利の濫用である。
なお，被告ホームページのトップ画面から２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面へのリンクは，現在は期間の経過により自動的に削除された。ただし，２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面は，被告ホームページ中，「株主・投資家の皆様へ」の「IRニュース」のコーナーにある「２０１７．０５．１５お知らせ平成２９年９月第２四半期決算説明会（動画配信）」との見出しのリンク先に掲載されている。また，上記コーナーからは，上記動画閲覧画面に表示される「２０１７年９月期第２四半期決算説明資料」がダウンロードできる。
３争点３（商標法２６条１項１号により，本件各商標権の効力が被告各標章に及ばないか）について
【一審被告の主張】
以下のとおり，一審被告は，被告各標章について，一般的なゴシック体を用い，「株式会社」の表記と同じ大きさで，ホームページのテーマカラーと同一の配色を用いている。また，被告各標章は企業スローガンや「Ｌ」のロゴ部分に近接して表示されているが，混合した図案とはなっていない。ロゴやスローガンと会社名は，相互に独立した要素として看取するのが通常の感覚である。したがって，被告各標章は，一審被告の名称を普通に用いられる方法で表示するものにすぎない。
(1)被告標章１及び６
ア被告ホームページのトップ画面（甲７）並びに「企業情報」（甲２２），「事業内容」（甲２３），「採用情報」（甲２４），「ブログ」（甲２５），「IR情報」（甲２７）及び「プレスリリース」（甲２８）の各ページ自己のホームページ等において，自己の商号に着色して表示すること，その冒頭部に商号を表示し，ロゴマーク，スローガン等を併記することは一般的である上，被告標章６は被告ホームページの左上に小さく表示されているにすぎない。被告標章６において，一審被告の商号と並んで記載されているのは図形ではなく，「Ｌ」，「ImpactOn    TheWorld」といった文字であって，それぞれ登録商標である。商号権と商標権を適法に行使しているにすぎない。
被告標章１は，ゴシック体という一般的字体，えんじ色という謙抑的な色調，本文と同様の文字サイズで表示され，えんじ色は，一審被告のいわゆるコーポレートカラーとして多用されている。そのため，企業ロゴのみが突出する字体，サイズ，色使いとはなっていない。
被告標章１は，ページ左上部分という，企業のホームページにおいて企業名を表示する際に一般的である位置に表示されている。
イ「ニュース」のページ（甲２６）
前記アと同様である。
また，被告標章１は，プレスリリースの見出しに表示されている。プレスリリースは，報道各社へ配信する都合上，フォーマットが限定され，おおむね１００字以内で表現する必要がある。そして，どの企業がリリースをするかは，配信する報道各社及び閲覧者にとって肝要な事実であり，通常，冒頭部に企業名が記載される。これらのプレスリリースでは，「株式会社ロックオン」とは，冒頭部に一度記載されているだけである。加えて，企業のプレスリリースの読み手において，冒頭部の企業名が，企業名から離れた他人の商標であると誤認する可能性もない。
ウ「採用情報」のページの動画（甲１０）
被告標章１は，ゴシック体という一般的字体，えんじ色という謙抑的な色調で表示され，文字サイズは，行の高さとして見ると画面全体に対し１０分の１程度である。そのため，企業ロゴのみが突出する字体，サイズ，色使いとはなっていない。
「採用情報」のページで閲覧できる動画は，企業を紹介するもので，この種の動画において企業名を中心に表示することは通常のことである。企業名を表示する以上，文字サイズが同じである場合には，どの位置に表示するかによって目立ち方は変わらない。
企業紹介の動画では，これを閲覧する者にどの企業の動画かを認識させるため，冒頭部に企業名を表示するのが通常である。
(2)被告標章２


被告標章２は，フェイスブックのページ（甲１１，２９）の記事のタイトル部分に表示されている。フェイスブックの個別の記事について，ユーザーが名称の表示方法を変更することはできず，記事の冒頭部には投稿者の氏名・名称が表示される。そのため，フェイスブックの個別の記事の冒頭部にアカウント名が表示されるのは普通のことである。
被告標章２は，本文と同等の文字サイズで，字体も本文と同じゴシック体で表示されており，若干太字となっているのは，インターネットブラウザが，当該文字がリンクであることを認知して設定しているものであり，一審被告が特別に操作をしたものではない。また，リンクが若干太字となるのは，インターネットホームページにおいては通常のことである。フェイスブックは実名制であるから，アカウント名は企業名を表し，利用者としても，そのように認識している。そのため，一般の閲覧者が記事冒頭部の企業名を，別のサービス名であると誤認することもない。
(3)被告標章３
前記(1)アと同様である。「株式会社ロックオン」との商号及び商標「Ｌ」が並列的に記載されているだけである。
また，「SOLUTION」のページ（甲９の４）において，被告標章３は，ゴシック体という一般的字体，黒という文字色で，最も一般的な色調，本文より小さい文字サイズで表示されている。そのため，企業ロゴのみを特に目立たせる字体，サイズ，色使いとはなっていない。
(4)被告標章５
「ブログ」のページ（甲３０）において，被告標章５は，社員旅行を紹介するための記念写真中に記載された「２０１６年の社員旅行」であることを表示するための記載である。「LOCKONCO.,LTD.」は，一審被告の名称そのものではないが，定款に定めている一審被告の名称の英文表記である。「CO.,LTD.」は，CompanyLimitedの略であって，「会社」を表す表記であることは周知であり，会社名の本体部分の英文表記に「CO.,LTD.」を付記することは，企業名を表示するために必要な方法である。この写真は，一審被告の社員がベトナム支社を訪問した際の現地採用従業員との記念写真であり，文字入れ編集後の写真を現地での企業PRに使用する目的で作成された。そのため，ベトナムの閲覧者がどの企業のPR写真であるかを判別できるように，英文字で記載することには合理性がある。
また，被告標章５は，一般的なゴシック体で表示され，「Ｋ」の先が若干伸びているが，注目を集める機能を有するような特異性はない。また，被告標章５は，「ロックオン社員旅行」という意味のタイトル部分に表示されているため，ブログ記事の本文より文字が大きいことには必然性がある。大きさもブログ記事の本文の縦幅として１０分の１以下，横幅も半分以下であり，特別に大きくはない。字体及び位置的な表示形態の両面において，一般需要者の注意を惹くような態様で用いられていない。
【一審原告の主張】
一審被告の名称は，一般的な書体による黒文字で，「株式会社ロックオン」と表示すれば足り，特殊な色や書体を用い，特殊な図形と組み合わせて，殊更に需要者の注意を惹く場所に配置する等して，表示する必要はない。むしろ，以下のとおり，被告各標章は，自らの事業主体としての名称を表示することを目的とするのではなく，会社名に赤色等の目立つ色を用い，殊更に需要者の注意を惹く場所に配置し，他の図形と組み合わせて目を惹くようにし，他の文字と組み合わせて会社のブランドを強く印象づけ，殊更に出所表示機能を企図するものである。そのような使用は，商標法２６条１項１号の「普通に用いられる方法で表示する」ものとはいえない。
(1)被告標章１について
ア被告ホームページでの表示方法
一審被告は，被告ホームページの左上に被告標章１を使用している。ホームページは，自社の商品及び役務を広告宣伝する機能を有し，その左上部分（ヘッダ部分）は，当該ホームページにアクセスする需要者の注意を最も惹きやすい箇所であり，需要者は，当該箇所に表示される標章を，当該企業の出所表示機能を有するハウスマークとして認識する。ホームページのヘッダ部分における表示は，製造者・販売者等に関する情報提供として必要な範囲のものとはいえない。会社等に関する情報は，ホームページ内の「会社概要」等とタイトルを付された部分に表記されるのが一般的であり，会社情報に関心のある需要者は，当該場所で情報提供されれば十分だからである。
被告標章１は，出所表示機能を有する場所に表示され，コーポレートカラーである濃い赤色で着色を施されている。自己の名称を自己のホームページ等において着色して表示する必要性は乏しい。
加えて，一審被告は，被告標章１の傍らに，いずれも登録商標である「Ｌ」字様の図形（商標登録第５４５０１３４号）及び「ImpactOnTheWorld」（商標登録第５４５０１３５号）の文字を配している。これら一審被告の出所表示機能を有する登録商標と組み合わされた被告標章１の表示方法は，１つのハウスマークと見ることができる。
一審被告は，被告ホームページのHTML内に「LOCKON」，「ロックオン」とのキーワードメタタグを組み込んで，検索エンジンで「ロックオン」とのキーワードで検索すれば，被告ホームページが表示されるようにし，「株式会社」が付かない「ロックオン」との表示を用いて一審被告の商品等が宣伝されるホームページに結び付けているから，一審被告が「ロックオン」という文言を標章として用いる意思を有していることは明らかである。
したがって，上記の表示方法は，殊更に出所表示機能を企図するものである。
イYouTube上の動画での表示方法
事業概要等を内容とするYouTube上の動画（甲１０の１・２）における表示方法は，配置の仕方及び色がやや異なるものの，被告ホームページ上での表示方法と同様，被告標章１の傍らに，いずれも登録商標である上記「Ｌ」字様の図形及び「ImpactOnThe   World」の文字を配している。したがって，この表示方法も，殊更に出所表示機能を企図するものである。
(2)被告標章２について
前記(1)アと同様である。
また，各企業は，広告宣伝の効果を期待して，フェイスブックのページに，出所表示機能を有する自社のハウスマークを表示し，需要者は，フェイスブックのページに表示される標章を，当該企業の出所表示機能を有するハウスマークとして認識する。一審被告は，自らの提供する役務を広告宣伝するためにフェイスブック（甲１１）を利用し，被告標章２を，その傍らに，登録商標である上記「Ｌ」字様の図形を配置して表示している。一審被告の出所表示機能を有する登録商標と組み合わされた被告標章２の表示方法は，殊更に出所表示機能を企図するものであり，取り分けフェイスブックの一審被告のページの冒頭左上において，「Ｌ」字様の図形が殊更に強調されており，当該ページを見た需要者は，「Ｌ」字様の図形と組み合わされた被告標章２を，一審被告の事業に係る商品及び役務の出所を表示するものとして認識する。
(3)被告標章３について


ホームページは，自社の商品及び役務を広告宣伝する機能を有し，その左上の箇所は，当該ホームページにアクセスする需要者の注意を最も惹きやすい箇所であり，需要者は，当該箇所に表示される標章を，当該企業の出所表示機能を有するハウスマークとして認識する。
「SOLUTION」のサービスを紹介するホームページ（甲９の４）の中央やや左上において，被告標章３が表示され，その傍らに，一審被告の出所表示機能を有する登録商標である上記「Ｌ」字様の図形が配され，組み合わされている。このような表示方法は，殊更に出所表示機能を企図するものである。
(4)被告標章４について
一審被告は，その事務所の正面玄関口に被告標章４を表示し，看板として利用している（甲１２，１３）。
商標法２６条１項１号の適用を受ける前提として，当該標章が会社商号と同一である必要があるが，被告標章４は，「LOCKON」のみで「株式会社」が付されていない。
したがって，被告標章４の使用については，同号は適用されない。
(5)被告標章５について
一審被告は，ホームページのトップ画面（甲７）の下部の「OFFICIALBLOG」という項目において，被告標章５を掲載する必要性のない写真に使用し，欧文字の「Ｋ」に丸みを持たせた上で，「Ｋ」の右下部分を通常より長く描くという特徴的な書体を用いており，出所表示機能を殊更に企図して使用している。
(6)被告標章６について
アホームページでの表示方法
前記(1)アと同じく，殊更に出所表示機能を企図するものである。
イパンフレットでの表示方法
パンフレットは，ホームページと同様に，自社の商品及び役務を広告宣伝する機能を有し，その表紙は，需要者がまず目にする，注意を最も惹きやすい箇所である。需要者は，当該箇所に表示される標章を，当該企業の出所表示機能を有するハウスマークとして認識する。それゆえ，各企業は，そのような出所表示機能を企図して，パンフレットの表紙にハウスマークを表示している。
したがって，被告４サービスを広告宣伝する内容が含まれたパンフレット（甲１５）の表紙に表示されている被告標章６は，出所表示機能を有する場所に表示され，その上，コーポレートカラーである濃い赤色を背景とする着色を施している。
加えて，被告標章６は，一審被告の出所表示機能を有する登録商標である上記「Ｌ」字様の図形及び「ImpactOn    TheWorld」の文字と組み合わされて表示されている。このような表示方法は，殊更に出所表示機能を企図するものである。
４争点４（差止めの必要性）について
【一審原告の主張】
被告標章１・２は，単体で使用されるおそれがある。
一審被告は，被告標章３ないし６の使用を禁じられると，被告標章１及び２のとおりの「株式会社ロックオン」との文字を，他の図形や文字とは組み合わせない態様で被告ホームページの左上に使用する可能性が極めて高い。
【一審被告の主張】
争う。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告３サービスの役務は，本件各商標の指定役務と同一又は類似するか）について
(1)認定事実
前提事実及び後掲証拠によれば，被告３サービスについて，以下の事実が認められる。
ア一審被告の事業
一審被告の平成２７年１２月２４日提出の有価証券報告書においては，一審被告の事業について，以下のとおり説明されている（甲３２）。(ｱ)一審被告の事業は，マーケティングプラットフォーム事業と商流プラットフォーム事業の２つのセグメントで構成されており，いずれもデジタルマーケティング（デジタルデータやデジタル施策を使って，マーケティング全体の最適化を行うこと）活動を行う企業に向けたものである。
なお，プラットフォームとは，ハードウェアやソフトウェア，サービスが動作する基盤となる環境のことである。
(ｲ)マーケティングプラットフォーム事業は，マーケティングプラットフォームシステム「ADEBiS」の開発・販売と，顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせ，インターネット広告出稿の最適化を行うサービスである「THREe」で展開するものである。
(ｳ)商流プラットフォーム事業は，EC（電子商取引）オープンプラットフォームである「EC-CUBE」と，電子商取引ビジネスのコンサルティング・開発を行うサービスである「SOLUTION」で展開するものである。
イ「AD   EBiS」に係る役務
(ｱ)「AD    EBiS」は，顧客が利用するインターネット広告がどれだけの成果を上げているかを計測するサービスである。
具体的には，一審被告の顧客が広告を掲載したサイトにおいて，閲覧者が当該広告をクリックし，顧客が計測対象とするサイトに移動する際に，一審被告のADEBiS   サーバを経由するようにする（リダイレクト方式）。そして，計測対象サイトにおいて，成果を計りたい箇所にコンバージョンタグを埋め込み，それを通じてADEBiS   サーバが遷移に係るID等の情報を取得し，遷移の計測データが管理画面に反映される。一審被告の顧客は，管理画面において，どの広告の効果を計測するか，どのサイトのために計測を行うか，閲覧者が遷移先のサイト内のどのページを見た時に広告効果があったと判断するかなどを設定する。一審被告のサーバに収集された閲覧者の行動に関するデータは，一定の頻度で解析される。顧客は，一審被告のデータベースに蓄積管理された解析データをWEB画面に表示させて閲覧する。当該画面では，広告が表示された回数，対象の広告がクリックされた回数，計測対象サイトのページに設置されている「計測タグ」が反応した回数，対象の広告から発生した遷移の数，広告出稿に掛けたコスト，売上総額，広告の費用対効果等が表示される（(ｱ)全体につき乙１８）。
(ｲ)「AD   EBiS」は，「ADEBiS利用契約約款」（甲３９）において，ASP（ApplicationService    Provider）サービスであるとされている。また，平成２７年１２月２４日提出の有価証券報告書（甲３２）においては，SaaS（Softwareas    aService）方式で提供しているとされている。ASPについては，「インターネットを通じて顧客にビジネス用アプリケーションをレンタルするサービスのこと」（甲３２の９頁），「インターネット上でアプリケーションを提供するサービスの提供者（事業者）のこと」（甲３６），「ソフトウェアをインターネットなどを通じて利用者に遠隔から利用させる事業者のこと。また，そのようなサービス」，「利用者の提供するソフトウェアを，インターネットなどのネットワークに接続されたサーバコンピュータに展開する。利用者はWEBブラウザや専用のクライアントソフトなどを通じてサーバにアクセスし，これを利用する。」（甲３８）と説明されている。
SaaSについては，「必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウェアのこと」（甲３２）と説明されている。
ウ「THREe」に係る役務
(ｱ)「THREe」は，「AD   EBiS」や媒体側に蓄積しているデータを独自の最適化エンジンにより解析し，リスティング広告（検索エンジンを利用して一定のキーワードで検索した際に表示される，当該キーワードに関連する広告）の出稿や入札を最適化するものである。


具体的には，一審被告の顧客は，管理画面において，広告の予算や方針等，広告出稿に関する概括的な情報を設定する。その情報は，一審被告のデータベースにおいて蓄積管理され，一審被告が設定したロジックに基づいて一定の頻度で広告最適化計算が行われる。顧客は，一審被告のデータベースにおいて蓄積管理されたその処理結果である最適化や運用の結果をWEB画面で閲覧する（(ｱ)全体につき甲３２，乙１８）。(ｲ)「THREe」は，「THREe利用契約約款」（甲４０）において，   ASPサービスであるとされている。
また，「THREe」のホームページ（甲９の２，乙１１）には，「THREe」につき，「AIによる自動運用『ヒト型ポートフォリオ』で，面倒な運用管理を簡単に行えますまるで人が考えているかのような運用を自動で行ってくれる機能を搭載。完全自動運用により，管理の時間短縮と効率改善が同時に狙えます！」，「月予算に基づき，日予算を自動調整。安心・確実に予算管理を行えます予算管理に必要な設定は『月予算』のみ！これだけで，ポートフォリオが毎朝，残予算から適切な日予算を算出して，効果的なキャンペーンに予算を寄せて配信します。」と記載されている。
エ「SOLUTION」に係る役務
「SOLUTION」は，多数の広告媒体の利用状況及び効果を蓄積し，統合して分析し，効果的な広告戦略を策定するものである。一審被告は，顧客との間で，データの収集，活用のためのコンサルティングを行い，どのようなデータの蓄積が必要かを検討し，「ADEBiS」等に基づいてシステムを構築し，提供する（乙１８）。
被告ホームページでは，「SOLUTION」は，顧客に最適化した「プライベートDMP」を構築するものとして紹介されている。DMP（Data   ManagementPlatform）は，「様々なサーバに蓄積されるビッグデータや自社サイトのログデータなどを一元管理・分析し，広告配信などのアクションプランの最適化を実現するデータ統合管理ツールのこと」と説明されている（甲３２，乙１２）。
(2)判断
ア第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」の意義商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は，商標法施行令別表の区分に付された名称，商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質，国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明，類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当である（最高裁判所平成２３年１２月２０日判決・民集６５巻９号３５６８頁参照）。
本件商標２の場合，一審原告が本件で主張する第４２類は，その名称を「科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発」とするものであるところ，その出願時の商標法施行規則別表では，「電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守」と並んで，「電子計算機用プログラムの提供」が属するものとされ，その出願時に用いられていた国際分類（第１０版）を構成する類別表注釈では，第４２類に属する役務について，「第４２類には，主として，個別的又は集団的に人により提供されるサービスであって，諸活動のうちの複雑な分野の理論的又は実用的な側面に関連するものが含まれる。当該サービスは，科学者，物理学者，エンジニア，コンピュータプログラマー等のような専門家によって提供されるものである。」とされており，特許庁による解説では，「電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守」について，「このサービスには，いわゆる，ソフトウェアの開発業者等が提供するサービスが含まれます。」とされ，「電子計算機用プログラムの提供」については，「電気通信回線を通じて，電子計算機用プログラムを利用させるサービスです。」とされ，類似商品・役務審査基準では，「電子計算機用プログラムの提供」は，第９類の「電子計算機用プログラム」に類似するとされている。
そして，第９類では，「電子応用機械器具及びその部品」として，「電子計算機用プログラム」が含まれるとされ，国際分類を構成する類別表注釈では，「この類には，特に，次の商品を含む。」，「記録媒体又は頒布方法の如何に拘わらず，全てのコンピュータプログラム及びソフトウエア，すなわち，磁気媒体に記録されたソフトウェア，又はコンピュータネットワークからダウンロードされるソフトウエア」とされている（以上，甲３３）。
これらのことからすると，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」とは，コンピュータプログラマーによって設計開発されたコンピュータ用プログラムを，電気通信回線を通じて利用させる役務を含むものであると解するのが相当であり，「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」とは，コンピュータプログラマー等のソフトウェアの開発業者が電子計算機用プログラムを設計ないし作成し，又はその手直し等をする役務であると解するのが相当である。そして，第９類の「電子計算機用プログラム」がそれによって提供される目的ないし機能を問わないものであるのと同様に，第４２類の役務における上記のプログラムも，その利用により達成される目的ないし機能を問わないものであると解するのが相当である。そして，これは，本件商標１についても同様であると解される。
イ「AD   EBiS」に係る役務について
「ADEBiS」においては，一審被告の顧客がインターネットを通じて計測対象サイトを設定し，どのような効果を計測するか等を設定すると，一審被告が構築したシステムにより，広告の閲覧者の行動に関するデータが取得，蓄積，分析され，顧客は分析結果を閲覧することができる。上記の処理はソフトウェアによってなされており，一審被告は，利用契約約款等により対外的に「ADEBiS」がASPサービスやSaaSである旨を説明している。このように，一審被告の顧客は，電気通信回線を通じて，広告効果計測の条件を指定し，その条件に従ってソフトウェアによる処理がなされた後に，その結果を閲覧しており，そのような態様によって一審被告が提供するソフトウェアを利用していると認められる。
そうすると，一審被告は，顧客に「ADEBiS」のソフトウェア，すなわち，電子計算機用プログラムを利用させるサービスを提供していると認められ，「ADEBiS」に係る役務は，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当するというべきである。
ウ「THREe」に係る役務について
「THREe」において，一審被告の顧客が広告出稿に関する情報を設定すると，この情報が保管されて最適化計算が行われて運用され，顧客は，最適化や運用の結果を閲覧することができる。一審被告は，利用契約約款等により，対外的に，「THREe」がASPサービスであり，「ADEBiS」のデータを活用しながら最適化を行っている旨を説明している。また，「THREe」は，「ADEBiS」等のデータを活用して，リスティング広告の出稿や入札を行うところ，上記の処理はソフトウェアによってなされており，一審被告は，利用契約約款により対外的にASPサービスである旨を説明している。このように，一審被告の顧客は，電気通信回線を通じて，広告出稿に関する情報を設定し，その情報に従ってソフトウェアによる処理がなされた後に，その結果を閲覧しており，そのような態様によって一審被告が提供するソフトウェアを利用していると認められる。


そうすると，一審被告は，「ADEBiS」と同様，顧客に「THREe」のソフトウェア，すなわち，電子計算機用プログラムを利用させるサービスを提供していると認められ，「THREe」に係る役務は，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する。
エ「SOLUTION」に係る役務について
「SOLUTION」は，一審被告が，顧客との間で，多数の広告媒体でのデータの収集，活用のためのコンサルティングを行った上で，顧客に最適な広告戦略を策定するためのデータ統合管理ツール（「プライベートDMP」と称しているもの）を「ADEBiS」等に基づいて構築し，提供するものであり，それによるデータの蓄積及び分析は，ソフトウェアによって行われるものである。そうすると，「SOLUTION」に係る役務は，特定の顧客向けにソフトウェアを用いたシステムを開発して提供するものといえるから，第４２類の「電子計算機用プログラムの設計，作成又は保守」に当たるというべきである。
オ一審被告の主張について
(ｱ)一審被告は，被告３サービスが第３５類の「広告業」又は「市場調査又は分析商品の販売に関する情報の提供」に該当する旨主張する。確かに，「ADEBiS」及び「THREe」においてソフトウェアによって処理される内容は，広告効果の測定やリスティング広告入札の最適化等であり，「広告」や「市場調査又は分析」に関わるものではある。しかし，前記アのとおり，第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」は，それによって達成される目的や機能を問わないと解されるから，上記の処理が，一審被告のソフトウェアによって自動的になされ，ソフトウェアによる動作で全てが行われている以上，そのソフトウェアが広告や市場調査等に関わるものであるとしても，「電子計算機用プログラムの提供」に当たるというべきである。
また，「SOLUTION」についても，一審被告が開発して提供するシステムの目的ないし機能が広告出稿の支援にあるとしても，第４２類の「電子計算機用プログラムの設計，作成又は保守」は，そのプログラムによって達成される目的や機能を問わないと解されるから，同役務に当たるというべきである。なお，「SOLUTION」にはコンサルティング業務が含まれるが，これは，当該顧客向けにシステムを開発することに必然的に伴う業務であるから，上記の「電子計算機用プログラムの設計，作成又は保守」の一部を構成すると解するのが相当であり，これだけを取り出して第３５類の「市場調査又は分析」等に当たると解することは相当でない。
(ｲ)一審被告は，役務の提供にインターネットWEBシステムが含まれている場合に，その役務が第４２類であるか否かは，その役務がインターネットWEBシステムを利用しなくても成立するか否かによって判断すべきである旨主張する。
しかし，第４２類における「電子計算機用プログラムの提供」が，コンピュータプログラマーによって設計開発されたコンピュータ用プログラムを，電気通信回線を通じて利用させる役務を含むものであり，そのプログラムの利用により達成される目的ないし機能を問わないと解するのが相当であることは前記アのとおりであるから，一審被告の上記主張は採用できない。
一審被告は，ソフトウェアによって自動的に行われる役務であることを理由に第４２類に該当すると考えると，電子的手段によって実現されているあらゆる役務が第４２類に分類されてしまい，ネットバンキングや検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスといった役務も第４２類に分類されるという，商標役務分類の意図や社会通念に合致しない結果になる旨主張する。
確かに，ネットバンキングや，検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスも，コンピュータプログラムの電気通信回線を通じた利用によって提供されるという側面を有しているとはいえる。しかし，商品及び役務の区分は，究極的には市場における取引の実情を踏まえて定められるべきものであるから，コンピュータプログラムの電気通信回線を通じた利用によって実現される役務の全てが当然に第４２類に分類されるのではなく，第４２類に分類されるべき役務は，社会通念としてコンピュータプログラムを提供するといえるものでなければならないことは当然である。社会通念上，ネットバンキングのプログラムの提供を受けてこれを使用する主体は銀行であり，銀行の顧客（ネットバンキングによるサービスの利用者）が上記プログラムの提供を受けているわけではないし，リスティング広告を提供するためのプログラムについても，その提供を受けてこれを使用する主体は検索エンジン事業者であって，同事業者が上記プログラムを誰かに提供するものとは考えないのである。
これに対し，一審被告は，コンピュータに関するシステム開発・販売，情報処理サービス業，情報提供サービス業等を目的としていて（前記前提事実(1)イ），なおかつ，被告３サービスについて，プラットフォームを提供する事業と称したり，ASPサービスであることや，SaaS方式で提供していることを自らうたったりしているのであるから，銀行の提供するネットバンキングに係るサービスや，検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスと同列に考えることはできない。なお，一審被告は，被告３サービスをASPサービスと表示したことにつき，役務の本質が単なる呼称によって変化することはない旨主張するが，役務提供者が付した呼称は，需要者の認識に大きな影響を与えるものとして重要である。
(ｳ)一審被告は，被告３サービスの対価が，プログラムを利用することによってでなく，広告効果計測や出稿自動化が行われることによって発生することをも指摘するが，料金体系によって役務の性質が決定付けられるとは必ずしもいえないから，上記判断を左右するものではない。(ｴ)一審被告は，自らが広告効果測定の仕組みを構築，維持することにより，リスティング広告の最適化のための情報を自らが取得して分析しており，顧客に対してはシステム利用の結果を提供しているにすぎない旨主張し，一審被告の取締役である   Ａ   は，その報告書において，顧客は，WEB画面を通じて条件や情報を設定し，処理結果を閲覧するにすぎない旨記載している（乙１８の２ないし７頁）。
しかし，被告３サービスは，いずれも一審被告自身がプラットフォームを提供する事業であると称しており，ソフトウェア等が動作する基盤となる環境を整えて顧客に利用させることがその目的とされている。システムの構築，維持は，「ADEBiS」及び「THREe」においては一審被告の役務の提供の前提となる事項であって，これらの作業をもって提供される役務の本体部分であると認めることはできない。また，一審被告の顧客は，条件や情報を設定し，処理結果を閲覧するという態様により，一審被告の提供するソフトウェア（電子計算機用プログラム）を利用していると認められる。「電子計算機用プログラムの提供」の役務においては，ユーザーは，当該プログラム自体の運用には関与しないのが通常であるから，一審被告がシステムを構築，維持しているからといって，一審被告がリスティング広告最適化のための情報を取得して，結果を顧客に提供しているのみと捉えることはできない。
また，「SOLUTION」においては，システムの構築，維持は，第４２類の「電子計算機用プログラムの設計，作成又は保守」の一部を構成する業務というべきであるから，やはり，一審被告がシステムの構築，維持をしていることをもって，第４２類に該当しないとはいえない。したがって，一審被告の上記主張は，採用できない。
カ小括


以上によれば，被告３サービスは，本件各商標の指定役務である第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」又は「電子計算機用プログラムの設計，作成又は保守」に該当し，前記前提事実(4)アのとおり，「EC-CUBE」に係る役務が本件各商標の指定商品である第９類の「電子応用機械器具及びその部品」及び指定役務である第４２類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当することは当事者間に争いがないから，被告４サービスも本件各商標の指定商品又は指定役務に該当する。
２争点２（一審被告は，被告４サービスについて被告各標章を使用しているか）
について
(1)認定事実
前記前提事実，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，一審被告による被告各標章の使用態様について，以下の事実が認められる。
ア被告ホームページでの使用態様
(ｱ)被告ホームページでは，トップ画面（甲７）から，下位の階層である「企業情報」（甲２２，乙８），「事業内容」（甲８，２３），「採用情報」（甲２４），「ブログ」（甲２５，３０），「ニュース」（甲２６），「IR情報」（甲２７）の各ページに移ることができる。これらのトップ画面を含む各ページ左上のヘッダ部分に被告標章６が表示され，そのうち「株式会社ロックオン」の部分及び「Ｌ」字様の図形がえんじ色（濃い赤色）で着色されている（この着色部分のうちの「株式会社ロックオン」の部分が被告標章１である。）。なお，一審被告は，上記の「Ｌ」字様の図形の商標及び「ImpactOn    TheWorld」の文字からなる商標をそれぞれ登録している（前者につき商標登録第５４５０１３４号，後者につき同第５４５０１３５号。弁論の全趣旨）。(ｲ)トップ画面の「NEWS」の項目においては，「アドエビス」，「EC-CUBE」の販売等の記載が見られ（甲７の１頁），同「PICKUP」の項目においては，バナー上に「EC-CUBE」が広告宣伝されている（甲７の３頁）。また，上記トップ画面の下部の「OFFICIALBLOG」という項目で掲載されている社員旅行の写真（甲７の４頁）には，上部の約４分の１ないし３分の１のスペースに，２行にわたって，被告標章５と「COMPANYTRIP2016」との文字が同様の字体で表示されている。(ｳ)トップ画面の次の階層にある「企業情報」のうちの「代表挨拶」のページ（甲２２）では，「株式会社ロックオンを設立した理由」に，「私たちのこうした願いを，企業理念である『ImpactOn    theWorld』という言葉に込めました。」と記載され，「経営基本方針」に，「世の中へ何かを働きかけたいという強い想いを，企業理念である『ImpactOnthe    World』という言葉に込め，企業価値の最大化を図ります。」と記載されている。「２０１６年度年頭所感」では，「一つ目の『広告プラットフォーム事業の拡充』に関しては，広告効果測定のアドエビスから，マーケティングプラットフォームのアドエビスへとブランドも大きく刷新し，外部サービスとの連携も始まりました。」と記載されている。
また，上記の「企業情報」のうちの「会社概要」のページ（乙８）では，「事業内容」の欄に，「マーケティングプラットフォーム」として「アドエビス」，「THREe」が，「商流プラットフォーム」として「EC-CUBE」，「SOLUTION」が列挙されている。(ｴ)トップ画面の次の階層にある「事業内容」のページ（甲８，２３）では，「マーケティングプラットフォーム」に属する「ADEBiS」及び「THREe」，「商流プラットフォーム」に属する「EC-CUBE」及び「SOLUTION」がそれぞれ広告宣伝されている。
また，被告４サービスについて，個別にサービス又は商品の内容が説明され，広告宣伝されているページの閲覧が可能である（甲９の１～甲９の４，乙１０～１２）。
このうち，「SOLUTION」の広告宣伝がされているページ（甲９の４）では，各ページの最上部ヘッダ部分の左側に「SOLUTION」との記載があり，その右隣に上下２段で，上に「デジタル戦略の総合支援パートナー」との記載があり，その下に被告標章３が表示されている。(ｵ)トップ画面の次の階層にある「採用情報」のページでは，事業概要等を紹介するYouTube上の動画を閲覧することができる。当該動画の冒頭及び末尾に，被告標章１が，その上にえんじ色で着色された「Ｌ」字様の図形を，その下に灰色で着色された「ImpactOn    TheWorld」の文字をそれぞれ配する態様で表示される（甲１０の１・２の各１頁）。同ページのうち，「技術系職種」の「プロダクトマネジメント」では，「ADEBiS」及び「EC-CUBE」が主力製品であると紹介されている（甲１０の１・２の各４頁，甲２４の２頁）。
(ｶ)トップ画面の次の階層にある「ブログ」のページ（甲２５）には，「ロックオンベトナムEC-CUBE開発チーム誕生」の記事があり，「EC｜CUBE」との表示も付されている（甲２５の１頁）。同ページには，「２０１６年社員旅行記」の記事が２件掲載され，いずれも，写真の上部の約４分の１ないし３分の１のスペースに，２行にわたって，被告標章５と「COMPANYTRIP    2016」との文字が同様の字体で表示されている（甲２５の２，３頁，甲３０の１～３頁）。
(ｷ)トップ画面の次の階層にある「ニュース」のページ中の「プレスリリース」（甲２６）には，「EC-CUBE」，「ADEBiS」，「THREe」の項目があり，最新版のリリースやサポート期限延長が告知されている。また，「プレスリリース」中の平成２８年８月２３日の記事のページでは，「EC-CUBE」の導入等に関する無料セミナーの開催が発表されており，そのうちの四角囲いの箇所（甲２８の１頁）には，左上の部分に，被告標章１が，その上にえんじ色で着色された「Ｌ」字様の図形を，その下に灰色で着色された「ImpactOn    TheWorld」との文字をそれぞれ配する態様で表示されている。このページの「『EC-CUBE』について」（甲２８の５頁）には，「EC-CUBE」の説明が掲載され，「株式会社ロックオン概要」（甲２８の５頁）には，「事業内容」の中で，「マーケティングプラットフォーム」として，「アドエビス」，「THREe」が，「商流プラットフォーム」として，「EC-CUBE」，「SOLUTION」が列挙され，「Category」の「プレスリリース」（甲２８の６，７頁）には，「ADEBiS」，「THREe」，「EC-CUBE」が列挙されている。また，「このカテゴリの新着記事」（甲２８の６頁）には，「EC-CUBE」の最新版のリリース，サポート期限延長，「アドエビス」の新サービスのリリースが告知されている。
(ｸ)トップ画面の次の階層にある「IR情報」のページ（甲２７）では，「IR情報」の「２０１６．０５．２５」に，「リリース」として「『アドエビス』の一部サービスに関する料金改定のお知らせ」が告知されている。


イフェイスブックでの使用態様
一審被告のフェイスブックの公式ページにおいては，投稿された各記事の冒頭に，投稿者名として「Ｌ」字様の図形と共に「株式会社ロックオン（公式ページ）」と記載され，その中で被告標章２が表示されている。一審被告がフェイスブックに投稿している記事には，「EC-CUBE」等のサービス又は商品を広告宣伝する内容も掲載されており，一審被告が「マーケティングメトリックス研究所」及び「EC-CUBE公式ページ」の投稿をシェアした場合には，転載された記事の冒頭の投稿者の表示も同じ青色のゴシック体で表示されている（甲１１，２９）。
ウ事務所での使用態様
一審被告の事務所の正面玄関口には，「Ｌ」字様の図形と被告標章４を並べた看板が表示されており，それらは赤色又は金色で着色され，金色のものにはその下に「ImpactOnThe   World」の文字が配されており，「ADEBiS」及び「THREe」の広告物が陳列されていた（甲１２，１３）。ただし，弁論の全趣旨によれば，現在は，上記「ADEBiS」と「EC-CUBE」の広告物は撤去されていることが認められる。
なお，一審被告がイベントに出展した際のブースにおける「LOCKON」との表示（甲１４）は，被告標章４とは，斜体であるか否かなどの点において字体が明らかに異なるものであり，被告標章４を表示したものとは認められない。
エパンフレットでの使用態様
被告４サービスの概要等の説明や広告宣伝が掲載されたパンフレットの表紙（甲１５の１頁）の中央部には，被告標章６がえんじ色を背景とした白抜きで表示されている。
上記パンフレット中の「ImpactOn    TheWorld」との文字が大きく掲げられたページ（甲１５の２頁）では，「私たちも同じように，高い理想を胸に走り続けることで，世の中へ何かを働きかけられると信じています。その想いを企業理念である『ImpactOn    TheWorld』という言葉に込めました。」と説明されている。
(2)判断
ア被告標章６について
(ｱ)被告標章６は，前記(1)において認定したとおり，被告ホームページのヘッダ部分及びパンフレットの表紙において表示されているところ，被告ホームページ及びパンフレットには，被告４サービスの項目，説明又は広告宣伝が掲載されている。そうすると，上記の被告標章６は，被告４サービスの出所表示として機能していると認められるから，一審被告は，被告ホームページ及びパンフレットにおいて，被告標章６を被告４サービスの広告に使用しているといえる。
(ｲ)一審被告は，被告ホームページの「企業情報」，「採用情報」，「IR情報」，「プレスリリース」の各ページでは，被告標章６が被告４サービスの出所を示すためには用いられていない旨主張する。確かに，「企業情報」等のページは，会社としての一審被告自身の広告を行うことを主な目的とするページであるとは認められるが，「事業内容」等のページでは，被告４サービスの広告がなされている上，一審被告が指摘するページでも，前記(1)アにおいて認定のとおり，被告４サービスのいずれかに言及されている。そして，被告ホームページは，トップ画面から下位の階層の各ページまでの全体がひとまとまりの広告媒体を構成し，閲覧者は各ページ間を自由に移動できるものであるから，ホームページ内で提供役務の広告が行われているときには，ホームページのヘッダ部分に表示された被告標章６は，被告４サービスの出所を表示するものとして機能していると認めるのが相当である。(ｳ)一審被告は，「株式会社ロックオン」と出所を明記しているから被告各標章の表示によって一審原告との間で出所の誤認が生じることはない旨主張する。
しかし，前記前提事実(5)のとおり，被告各標章は本件各商標と類似しているのであり，一審被告が一審原告と異なる「株式会社ロックオン」であることが需要者の間で周知となっていると認めるに足りる証拠もないことからすると，被告各標章の表示によって出所の誤認混同が生じるおそれはあると認められる。
(ｴ)一審被告は，被告標章６の表示は商号権の行使であり，かつ，登録商標と並列的に記載しているにすぎない旨主張する。
しかし，被告標章６は，ゴシック体の「株式会社ロックオン」との文字に，一審被告の登録商標であり，企業ロゴと思われる「Ｌ」字様の図形と，同じく一審被告の登録商標であり，企業理念ないし企業スローガンである「ImpactOn    TheWorld」との文字がバランス良く組み合わされており，外観上ひとまとまりに把握されるものである。そして，このような企業ロゴ及び企業スローガンと組み合わされることにより，「株式会社ロックオン」との文字は，それが単体で使用される場合に比べて，特に需要者の注意を惹く態様となっているのであるから，商標的使用であることを否定することはできない。
イ被告標章１について
被告標章１は，被告標章６の中に含まれる態様のほかに，「採用情報」のページの動画や「プレスリリース」のページにおいて，上側に「Ｌ」字様の図形を，下側に「ImpactOn    TheWorld」の文字を組み合わせた態様で表示されている。これらの態様は，いずれも，被告標章１，「Ｌ」字様の図形及び「ImpactOn    TheWorld」の文字をバランス良く組み合わせたもので，外観上ひとまとまりに把握されるものであるから，被告標章１を独立した商標として使用したとは認められない。そして，本件の証拠上，被告標章１が他の図形や文字と組み合わされずに単独で使用されている実例は見当たらない。
したがって，一審被告は，被告４サービスについて被告標章１を使用しているとは認められない。
ウ被告標章２について
被告標章２は，一審被告のフェイスブックの投稿記事において，投稿者名として，「Ｌ」字様の図形と共に表示されているものである。これは，外観上ひとまとまりに把握されるものであるから，被告標章２を独立した商標として使用したとは認められない。そして，本件の証拠上，被告標章２が他の図形や文字と組み合わされずに単独で使用されている実例は見当たらない。
したがって，一審被告は，被告４サービスについて被告標章２を使用しているとは認められない。
エ被告標章３について
(ｱ)被告標章３は，被告ホームページ中の「SOLUTION」の広告ページのヘッダ部分において使用されており，「デジタル戦略の総合支援パートナー」との標語の真下に表示されているものである。
そうすると，「SOLUTION」について広告宣伝されているページのヘッダ部分に表示された被告標章３は，「SOLUTION」の出所表示として機能しているといえるから，一審被告は，「SOLUTION」について被告標章３を使用していると認められる。
(ｲ)一審被告は，被告標章３には，「株式会社ロックオン」との記載があり，提供者の名称が明示されているから，他の商標である「ロックオン」とは異なる出所であることを積極的に明示している旨主張する。しかし，需要者の間で「株式会社ロックオン」と「ロックオン」では出所が異なることが広く認識されていることを認めるに足りる証拠はないから，一審被告の上記主張は採用できない。


(ｳ)一審被告は，「SOLUTION」の広告ページにおいて，被告標章３の直後に「株式会社ロックオンのソリューション」との記載があることを指摘するが，甲９号証の４の各ページによれば，当該記載は，被告標章３と異なり，当該ページのヘッダ部分にあるものではないから，被告標章３と結び付けて把握することは相当でなく，上記判断を左右しない。
オ被告標章４について
被告標章４は，一審被告の事務所の正面玄関口の看板として表示されているところ，通常，企業の事務所においては当該企業の商品又は役務に関する需要者向けの業務又はそのための広告宣伝がなされるのであり，そのことは，専らインターネットを通じて商品及び役務を提供している場合にも当てはまる。現に，被告標章４を用いた看板の傍らには「ADEBiS」と「EC-CUBE」の広告物が陳列されていたのであるし，また，仮に一審被告が主張するように直接の顧客自身が訪問して役務の提供を申し込むことはないとしても，一審被告の事務所に業務上の来客がないとも考え難い。そうすると，一審被告の事務所の正面玄関口における被告標章４の使用は，被告４サービスについての使用であると認められる。
なお，前記(1)ウのとおり，現在は，上記「ADEBiS」と「EC-CUBE」の広告物は撤去されていることが認められるが，そのことをもって事務所において被告４サービスに関する需要者向けの業務が行われていないとはいえないから，上記認定を覆すものではない。
カ被告標章５について
被告標章５は，被告ホームページのトップ画面とブログのページで掲載された社員旅行の写真に表示されているものであり，次行の被告標章５と同じ字体による「COMPANYTRIP    2016」との文字と相まって，一審被告の社員旅行の説明文としての役割を果たしていると認められる。証拠（甲７，２５，３０）によれば，被告ホームページにおける被告標章５の文字は，比較的大きく，かつ，その字体も一般的に文章に用いられるものではないもので，特に「K」の文字には，右下部分が通常よりも長く伸びているという特徴があることが認められる。しかし，社員旅行の説明文と看取することができないというほどデザイン性の強いものとまではいえない。また，上記写真自体には被告４サービスに関連する表示はされていない。被告ホームページのトップ画面には「アドエビス」及び「EC-CUBE」について広告宣伝がされており，「ブログ」のページには「EC-CUBE」に関する記事が掲載されているが，同じホームページ内にある記載とはいえ，社員旅行の説明文としての具体的役割を果たしている被告標章５が，これらの役務の出所をも表示しているとはいえない。したがって，一審被告は，被告４サービスについて被告標章５を使用していると認めることができないというべきである。
キ被告標章７について
(ｱ)被告標章７は，被告ホームページからリンクできる２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面において，当該動画の左上部分，当該動画の再生時に表示される「２０１７年９月期第２四半期決算説明資料」中，並びに被告４サービスに係る事業の再編に関する説明及び「EC-CUBEの収益構造」に関する説明の中で被告標章７が表示される（甲４６ないし４９）。
なお，弁論の全趣旨によれば，現在は，被告ホームページのトップ画面から２０１７年９月期第２四半期決算説明会の動画閲覧画面へのリンクは存在せず，被告ホームページ中，「株主・投資家の皆様へ」の「IRニュース」のコーナーにある「２０１７．０５．１５お知らせ平成２９年９月第２四半期決算説明会（動画配信）」からリンクできるようになっていること，上記コーナーからは，上記動画閲覧画面に表示される「２０１７年９月期第２四半期決算説明資料」がダウンロードできるようになっていることが認められる。
(ｲ)被告標章７の上記の表示形態からすると，被告標章７は，被告４サービスの出所を表示していると認めることができ，一審被告は，被告４サービスについて被告標章７を使用していると認められる。(ｳ)一審被告は，被告標章７は，簡略化された資料の中で，一審被告という法的主体を示すものであること，商品及び役務の広告宣伝ではなく，経営への貢献・関与を述べるものであることを主張するが，一審被告の商品及び役務を広告宣伝する機能を果たす被告ホームページから閲覧可能な状態にした上で，一審被告の商品及び役務に関連して表示されているといえる以上，被告標章７が一審被告の商品及び役務のために用いられていることを否定することはできないというべきである。(ｴ)一審被告は，一審被告の商号の登記は，本件商標１の登録に３年以上も先立つのであって，純然たる会社情報における社名略称の記載についてまで商標権侵害を主張するのは権利の濫用である旨主張するが，一審被告主張の事情をもって直ちに一審原告の当該請求が権利の濫用に当たるということはできず，本件の全証拠によっても，他に権利の濫用であると評価すべき事情を認めるには至らないから，上記判断には影響しない。
ク小括
以上のとおり，一審被告は，被告標章３，４，６及び７を被告４サービスについて使用していると認められる。被告標章１，２及び５は，被告４サービスについて使用しているとは認められないから，被告標章１，２及び５に係る差止請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
３争点３（商標法２６条１項１号により，本件各商標権の効力が被告各標章に及ばないか）について
(1)被告標章６について
一審被告は，被告標章６は，冒頭部等の一般的な位置に目立たないようにして表示され，一審被告の会社名が「Ｌ」字様の図形や企業理念とは独立して読み取れるから，一審被告の会社名の表示は，自己の名称を「普通に用いられる方法」で表示したものである旨主張する。
しかし，被告標章６は，前記２(2)ア(ｴ)において説示したとおり，外観上ひとまとまりに把握されるものであって，ゴシック体の「株式会社ロックオン」との文字に，企業ロゴと思われる「Ｌ」字様の図形と，企業スローガンである「ImpactOn    TheWorld」との文字と組み合わされることにより，「株式会社ロックオン」との文字が単体で使用される場合に比べて，特に需要者の注意を惹く態様となっている。したがって，被告標章６の使用は，殊更にその部分に需要者の注意を惹きつけることにより，役務の出所を表示させる機能を発揮させる態様での使用というべきであって，被告標章６が，一審被告の商号である文字と，登録商標との組み合わせであることを踏まえても，自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるものとはいえない。
(2)被告標章３について
被告標章３は，「株式会社ロックオン」の文字に，一審被告の登録商標である「Ｌ」字様の図形を組み合わされて表示されており，当該ページに接した需要者の注意を特に惹くような態様で表示されているから，一審被告の商号である文字と，登録商標との組み合わせであることを踏まえても，自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるものとはいえない。
(3)被告標章４について


平成２８年２月１８日判決言渡
平成２７年（ネ）第１０１０３号損害賠償等本訴請求，商標使用差止等反訴請求
控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２４年（ワ）第２９５３３号，平成２５年（ワ）第１７１９６号）
口頭弁論終結日平成２８年１月２６日
判         決
控訴人兼被控訴人（１審本訴原告兼反訴被告）
Ｘ（以下「１審原告Ｘ」という。）
被控訴人（１審本訴原告兼反訴被告）
株式会社Ｓｈａｐｅｓ
（以下「１審原告会社」という。）
上記２名訴訟代理人弁護士    小   林   芳   男同                加   藤      悟同               平   石   喬   識同               一   杉   昭   寛同               大   岡   雅   文同               荒   木   真   人
被控訴人兼控訴人（１審本訴被告兼反訴原告）
株式会社Ｓｈａｐｅｓ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
（以下「１審被告会社」という。）
被控訴人（１審本訴被告）    株式会社ラスカ
（以下「１審被告ラスカ」という。）
被控訴人（１審本訴被告）    Ｙ
（以下「１審被告Ｙ」という。）
上記３名訴訟代理人弁護士    神   田      孝同               井   嶋   倫   子同               清   野   龍   作
主         文
１１審原告Ｘ及び１審被告会社の控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。
(1)１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，４１６万３２７０円及びこれに対する平成２４年１２月７日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
(2)１審被告会社は，１審原告会社に対し，別紙本訴商標目録２及び３記載の各商標について，別紙登録目録２及び３記載の各移転登録の抹消登録手続をせよ。
(3)１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，別紙本訴商標目録４記載の商標について，別紙登録目録４記載の移転登録の抹消登録手続をせよ。
(4)１審原告らは，別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト及びブログに別紙標章目録３記載の標章を使用してはならない。
(5)１審原告らは，１審被告会社に対し，連帯して５万円を支払え。(6)１審原告らのその余の本訴請求及び１審被告会社のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，１審原告Ｘと１審被告会社との間では，第１，２審，本訴反訴を通じて，これを７分し，その６を１審原告Ｘの負担とし，その余は１審被告会社の負担とし，１審原告Ｘと１審被告ラスカ及び１審被告Ｙとの間では，第１，２審とも１審原告Ｘの負担とし，１審原告会社と１審被告会社との間では，第１，２審，本訴反訴を通じてこれを１０分し，その３を１審原告会社の負担とし，その余は１審被告会社の負担とする。
３この判決の第１項(1)，(4)及び(5)は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１１審原告Ｘ
(1)原判決中，１審原告Ｘの敗訴部分を取り消す。(2)１審被告らは，１審原告Ｘに対し，連帯して１億円及びこれに対する平成２４年１２月７日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。(3)１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，３万円及びこれに対する平成２４年１２月７日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２１審被告会社
(1)原判決中，１審被告会社の敗訴部分を取り消す。(2)前項に係る本訴請求に関する部分につき，１審原告らの１審被告会社に対する請求をいずれも棄却する。
(3)１審原告らは，別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト，ブログ，カタログ，パンフレットに別紙標章目録１ないし３記載の各標章を付して頒布してはならない。
(4)１審原告らは，インターネット上のアドレス「http://〈以下略〉」において開設するウェブサイトから，別紙標章目録１記載の標章の表示を抹消せよ。
(5)１審原告らは，インターネット上のアドレス「http://   〈以下略〉」において開設するウェブサイトから，別紙標章目録２記載の標章の表示を抹消せよ。
(6)１審原告らは，インターネット上のアドレス「http://   〈以下略〉」において開設するウェブサイトから，別紙標章目録２及び３記載の各標章の表示を抹消せよ。
(7)１審原告らは，１審被告会社に対し，連帯して，９４５万０５００円及び内金３９１万８５００円に対する平成２５年６月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(8)１審原告Ｘは，１審被告会社に対し，５万１９１８円及びこれに対する平成２４年７月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。
１事案の要旨


本件本訴請求は，１審原告らが，１審被告らの債務不履行により，１審原告らと１審被告ら間の１審原告Ｘのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意，その一環としての１審原告らと１審被告会社間の営業譲渡契約及び１審原告Ｘと１審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して，①１審原告Ｘが，１審被告らに対し，上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の一部請求として１億円及びこれに対する平成２４年１２月７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の連帯支払を，②１審原告Ｘが，１審被告会社に対し，上記顧問契約に基づく平成２４年５月分ないし同年９月分の未払顧問料，講師料及び研修交通費の合計４１６万５２７０円及びこれに対する同年１２月７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を，③１審原告らが，１審被告会社に対し，上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき，１審原告会社においては，別紙本訴商標目録１ないし３記載の各商標について別紙登録目録１ないし３記載の各移転登録の抹消登録手続を，１審原告Ｘにおいては，別紙本訴商標目録４記載の商標について別紙登録目録４記載の移転登録の抹消登録手続を（以下，別紙本訴商標目録１ないし４記載の各商標をそれぞれ「本訴商標１」などといい，その商標権を「本訴商標権１」などという。），④さらに，上記①の請求の予備的請求として，１審原告会社が，１審被告会社に対し，１審原告会社と１審被告会社間のライセンス契約に基づき，同年５月から平成５３年８月２９日までのライセンス料の一部請求として１億０４１６万５２７０円及びこれに対する平成２４年１２月７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
本件反訴請求は，①１審被告会社が，１審原告らが別紙役務目録記載の役務に別紙標章目録１ないし３記載の各標章（以下，それぞれを「原告標章①」などという。）を使用する行為が１審被告会社が有する別紙反訴商標目録１ないし３記載の各商標の商標権（以下，同目録１ないし３記載の各商標をそれぞれ「反訴登録商標１」などといい，その商標権を「反訴商標権１」などという。）の侵害に当たる旨主張して，１審原告らに対し，商標法３６条１項，２項に基づき，上記使用の差止め及びウェブサイトからの原告標章①ないし③の抹消を求めるとともに，商標権侵害の不法行為による損害賠償請権に基づき，平成２４年１月から平成２７年５月までの間の同法３８条３項の使用料相当額の損害金９４５万０５００円及び内金３９１万８５００円に対する不法行為の後である平成２５年６月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，②１審被告会社が，１審被告会社と１審原告Ｘが上記顧問契約に係る過払顧問料の返還合意をしたなどと主張して，１審原告Ｘに対し，過払顧問料残額５万１９１８円及びこれに対する平成２４年７月１日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
原判決は，本件本訴請求について，１審原告Ｘ主張の上記①の請求に係る共同事業合意の成立は認められないが，１審原告ら主張の営業譲渡契約と顧問契約は，両契約の目的とするところが１審被告会社によるパーソナルトレーニング事業のフランチャイズ展開という点において相互に密接に関連付けられているものであり，かつ，社会通念上，営業譲渡契約のみが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められるから，１審被告会社の顧問料の支払債務の債務不履行を理由とする１審原告らによる両契約の解除は有効であるなどとして，１審原告Ｘの１審被告会社に対する未払顧問料等請求（上記②の請求）のうち，未払顧問料及び研修交通費の合計４１３万３２７０円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分及び１審原告らの１審被告会社に対する本訴商標１ないし４についての各移転登録の抹消登録手続請求（上記③の請求）を認容し，１審原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却し，本件反訴請求について，１審原告らによる上記営業譲渡契約の解除により反訴登録商標①ないし③につき原状回復義務が生じるから，１審被告会社は１審原告らに対し反訴商標権１ないし３を行使することはできない，１審被告会社主張の過払顧問料の返還合意の成立は認められないなどとして，１審被告会社の反訴請求をいずれも棄却した。
これに対して１審原告ら及び１審被告会社が，原判決中，各敗訴部分を不服としてそれぞれ控訴を提起した（ただし，１審原告Ｘの未払顧問料等請求に関する敗訴部分については，１審原告Ｘは，その敗訴部分のうち，３万円及びこれに対する平成２４年１２月７日から支払済みまで年６分の割合による金員の支払を求める限度で原判決の変更を求めている。）。
その後，１審原告会社は，平成２７年１２月９日の当審第２回弁論準備手続期日において，控訴を取り下げた。したがって，１審原告会社のライセンス料請求（本訴予備的請求）を棄却した原判決の判断の当否は，当審の審理の対象ではない。
２前提事実
次のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」第２の２（原判決５頁９行目から１０頁１１行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する（以下，原判決を引用する場合，「原告」を「１審原告」と，「被告」を「１審被告」とそれぞれ読み替える。）。


(1)原判決５頁１４行目の「「シセトレ」」の後に「あるいは「姿勢トレ」など」を加え，同頁１８行目の「渋谷」を「東京都渋谷区」に改める。(2)原判決６頁６行目の「を主たる内容とするライセンス契約」を「などを内容とするライセンス契約（以下「本件ライセンス契約１」という。甲７）」と，同頁１１行目から１２行目にかけての「上記ライセンス契約のライセンシーを被告ラスカから被告会社に変更することなどを内容とするライセンス契約」を「１審被告会社が本件ライセンス契約１における１審被告ラスカの地位を承継することを目的として，本件ライセンス契約１と同旨のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約２」という。甲８）」とそれぞれ改める。(3)原判決６頁１４行目冒頭から２０行目末尾までを次のとおり改める。「ウ１審原告会社と１審被告会社は，本件ライセンス契約２の１３条（サブライセンス契約）について，１審被告会社の１００％子会社でなくても，サブライセンシーとなることができるように変更することを目的として，平成２３年４月１日付けライセンス契約書（甲９）を作成し，その旨のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約３」という。）を締結した。
エ１審原告会社と１審被告会社は，本件ライセンス契約３の「契約期間」（２２条）を「本契約締結日から２年」から「本契約締結日から３０年」に変更し，「サブライセンス契約」（１３条）について１審被告会社がサブラインス契約のみならず，フランチャイズ契約をも締結することができるように変更することなどを目的として，平成２３年８月３０日付けライセンス契約書（甲１０）を作成し，その旨のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約４」という。）を締結した。」(4)原判決６頁２１行目の「支払われたライセンス料」を「本件ライセンス契約１ないし４に基づき支払われた平成２２年１２月分から平成２３年１１月分までのライセンス料」と改める。
(5)原判決７頁２行目から３行目にかけての「出資していたが，これは被告ラスカの全株式のうち約３１．５％であった。」を「出資していた（当時の１審被告ラスカの資本金は１５４０万円であった。甲１４，５６）。」と改め，同頁６行目の「Ｓｈａｐｅｓ渋谷本店」の後に「（以下「旧渋谷本店」という。）」を加え，「提案をした」を「提案をメールでした」と，同頁１２行目の「その際，」を「上記メールに，」とそれぞれ改める。(6)原判決８頁１１行目の「顧問料」を「平成２３年１２月分から平成２４年４月分までの顧問料」と改める。
(7)原判決９頁１５行目の「別紙反訴標章目録記載の標章①「シセトレ」」を「別紙標章目録１記載の標章（原告標章①）」と，同頁１８行目の「別紙反訴標章目録記載の標章①「シセトレ」の標章」を「原告標章①」と，同頁２２行目の「別紙反訴標章目録記載の標章②「Shapes」」を「別紙標章目録２記載の標章（原告標章②）」と，同頁２５行目の「別紙反訴標章目録記載の標章②「Shapes」の標章」を「原告標章②」とそれぞれ改める。(8)原判決１０頁１行目の「原告らは，」の後に「平成２５年６月１０日当時，」を加え，同頁３行目から４行目にかけての「別紙反訴標章目録記載の標章③「Shapesのロゴ」」を「別紙標章目録３記載の標章（原告標章③）」と，同頁６行目の「行っていた。」を「行っていた（乙２８）。」と，同頁６行目から７行目にかけての「別紙反訴標章目録３記載の標章③「Shapes」の標章」を「原告標章③」とそれぞれ改める。
３争点
(1)本訴請求
ア１審原告Ｘの１審被告らに対する共同事業合意等の解除による損害賠償
請求の成否（争点(1)－ア）
イ１審原告Ｘの１審被告会社に対する本件顧問契約に基づく未払顧問料等
請求の成否（争点(1)－イ）
ウ１審原告らの１審被告会社に対する本件営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づく商標権移転登録抹消登録手続請求の成否（争点(1)－ウ）
(2)反訴請求
ア１審被告会社の１審原告らに対する反訴商標権１ないし３に基づく差止請求及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の成否（争点(2)－ア）
(ア)１審被告会社の損害額
(イ)権利濫用の成否
イ１審被告会社の１審原告Ｘに対する過払顧問料返還請求の成否（争点(2)－イ）
４当事者の主張
(1)争点(1)－ア（１審原告Ｘの１審被告らに対する共同事業合意等の解除による損害賠償請求の成否）について
次のとおり訂正するほか，原判決１０頁２０行目から１２頁８行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１１頁７行目の「「Ｓｈａｐｅｓ渋谷本店」」を「旧渋谷本店」と改める。
イ原判決１１頁２２行目から２３行目にかけての「（第６回弁論準備手続調書参照）」を「（原審第６回弁論準備手続調書参照）」と改める。ウ原判決１２頁３行目の「ライセンス契約」を「本件ライセンス契約１ないし４」と改める。
(2)争点(1)－イ（１審原告Ｘの１審被告会社に対する本件顧問契約に基づく未払顧問料等請求の成否）について
次のとおり訂正し，当審における１審被告会社の主張を付加するほか，原判決１２頁１０行目から１４頁５行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決の訂正
(ア)原判決１２頁１１行目の「原告Ｘによる」から１２行目の「かかわらず，」までを削る。
(イ)原判決１２頁１６行目の「また，」の後に「１審原告Ｘと１審被告会社の間には，１審被告会社が，１審原告Ｘに対し，１審原告Ｘの講師料及び研修交通費を支払う旨の合意が存在したところ，」を，同頁２０行目の「被告会社は」の後に「平成２４年７月２日付けで」をそれぞれ加える。
(ウ)原判決１３頁６行目冒頭の「ア」を次のとおり改める。「ア１審原告Ｘ主張の平成２４年５月分ないし同年９月分の本件顧問契約に基づく顧問料（合計４１０万７１７０円）については，上記顧問料が，計算上，４１０万５１７０円となる限度で認める。しか
し，」


(エ)原判決１３頁１１行目の「被告Ｙ」から同頁１４行目末尾までを次のとおり改める。
「１審被告会社は，平成２３年１２月１４日に本件営業譲渡契約を締結した後，１審原告Ｘに対し，繰り返し口頭又はメール（乙２２，２４）で，「Ｓｈａｐｅｓ」標章（原告標章①ないし③）の使用及び競業行為を中止することを要請し，さらに，平成２４年６月２３日にも同様の要請をしたが，１審原告Ｘは，本件顧問契約に反して，自らのパーソナルトレーナー業のために上記標章を使用して，「Ｓｈａｐｅｓ」事業と同種又は類似の営業（競業行為）を行っていたことから，１審被告会社は，同年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」で，１審原告Ｘに対し，本件顧問契約を解除する旨の意思表示をした。
なお，乙２２のメールに，「Ｘさんのブログや（省略）上にはＸさんとｓｈａｐｅｓが相互に出ていますし，例えば，「Ａプロデュースジム」でＳｈａｐｅｓのロゴマークを画像として載せるなので連動性を高めれば問題ないかと思います」との記載があるが，この記載は，１審原告Ｘがブログ等で１審被告会社の経営するパーソナルトレーニングジムＳｈａｐｅｓの宣伝活動を行う場合には，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字（原告標章②）ではなく，反訴登録商標３を使用すれば足りると述べているにすぎないものであり，１審原告Ｘ自身が，原告標章①ないし③を使用して，独自のトレーナー業（競業行為）を行うことまで認めたものではない。」(オ)原判決１３頁２１行目の「消化時基準と変更した。」を「消化時基準と変更した（以下「本件基準時変更合意」という場合がある。）。」と，同頁２４行目の「合意をした。」を「合意（以下「本件返還合意」という場合がある。）をした。」とそれぞれ改める。
(カ)原判決１４頁１行目の「対当額にて合意相殺した」を「対当額で相殺する旨の合意（以下「本件相殺合意」という。）をした」と改める。
イ当審における１審被告会社の主張
原判決は，本件基準時変更合意，本件返還合意及び本件相殺合意の各合意がされたことを裏付ける客観的証拠がないこと，１審原告Ｘが顧問料の計算方法の基準時の変更等につき即座に了承したという１審被告Ｙの供述内容自体が不自然であることなどを理由に上記各合意の存在は認められないとして，１審原告Ｘは，１審被告会社に対し，本件顧問契約に基づき平成２４年５月分及び６月分の顧問料を請求できる旨判断した。しかしながら，１審被告会社は，上記各合意をしたからこそ，１審原告会社あての平成２４年６月２３日付けの「御精算書」と題する書面（乙１の２）を作成したこと，１審被告Ｙは，同日，１審原告Ｘと面談をした際に，１審原告Ｘが，上記各合意をしたにもかかわらず，１審被告Ｙに対し，税理士を通じて，１審被告会社の会計基準が信用できないので，店舗の支払データを見せるよう求めて，あたかも１審被告会社が店舗の売上げをごまかしていると疑うような問合せをしたことに不信感を抱き，その旨を１審原告Ｘにメール（甲２５）で伝えたところ，１審原告Ｘは，１審被告Ｙに対し，メール（甲２５）で，「うちの会社の決算の締めが大詰めに重なったところで急きょ税理士に資料を渡したという経緯です」と言い訳をし，その上で「私は先日もお伝えしていたとおりの気持ちです」と顧問料の計算方法の変更等について承諾したことを認め，「Ｙさんを不快にしたことは心から謝ります」と謝罪の言葉まで述べていることからすると，上記各合意が成立したことは明らかである。
また，仮に１審原告Ｘが顧問料の計算方法の変更等を承諾していないのであれば，１審原告Ｘは，顧問料の計算方法の変更に納得がいかなかったから，税理士を通じて問合せをした旨説明するはずであって，上記内容のメールを１審被告Ｙに送信するはずはない。
さらに，顧問料の計算方法の変更は，１審被告会社が会計士の指示に従い，売上計上時期を顧客からのトレーニング料の前払金の入金時からトレーニングの消化時に変更したことに伴うものであるから，１審原告Ｘが，この変更を了承したことには合理的理由があり，１審被告Ｙの供述が不自然であるとはいえない。
したがって，原判決の上記判断は誤りである。
(3)争点(1)－ウ（１審原告らの１審被告会社に対する本件営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づく商標権移転登録抹消登録手続請求の成否）
について
次のとおり訂正し，当審における１審被告会社の主張を付加するほか，原判決１４頁７行目から１５頁末行までに記載のとおりであるからこれを引用する。
ア原判決の訂正
原判決１５頁１６行目及び１８行目の各「Ｓｈａｐｅｓ渋谷店」を「旧渋谷本店」と改める。
イ当審における１審被告会社の主張
(ア)原判決は，①本件営業譲渡契約及び本件顧問契約の契約日が同じ日であること，②１審原告Ｘは，１審原告会社の代表取締役であるから，両契約の当事者に実質的同一性があること，③本件顧問契約の条項上，本件営業譲渡契約との一体性を裏付ける規定（２条，３条１項）があること，④従前のライセンス契約におけるライセンス料と本件顧問契約における顧問料の売上高に対する割合はほぼ同じであること，⑤本件営業譲渡契約及び本件顧問契約締結前の平成２３年１１月２１日に１審被告Ｙがした提案（本件提案）は，将来的にはライセンス契約に基づくライセンス料が１審原告Ｘに引き続き支払われることが前提となっていたこと，上記①ないし⑤の事情から，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約の目的は，「被告会社によるパーソナルトレーニング事業Ｓｈａｐｅｓのフランチャイズ展開」であると認定し，両契約は，相互に密接に関連付けられているものであり，かつ，社会通念上，本件営業譲渡契約のみが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められるとして，１審原告らは，本件顧問契約の債務不履行を理由に，両契約をいずれも解除できる旨判断した。
ａしかしながら，上記①の点については，契約日が同じ日であるからといって，両契約の目的が同じになるわけではない。


上記②の点については，１審原告会社は，トレーナーなどの従業員を雇用し，１審原告Ｘとは別に独自に商標の登録をし，顧客とトレーニング契約を締結する等して旧渋谷本店を経営していたのであるから，１審原告会社は，１審原告Ｘから独立した法人格を有し，その法人格は形骸化しておらず，１審原告Ｘと１審原告会社が実質的に同一であるとはいえない。
上記③の点については，本件顧問契約の２条は，営業譲渡と同時に１審原告Ｘを１審被告会社の顧問とすることを示したにすぎないし，３条１項は，本件顧問契約における１審原告Ｘ個人の義務を規定したものであり，同条項のなお書きは，１審原告会社の代表者でもある１審原告Ｘ個人に，本件営業譲渡契約と矛盾した行動をとらないよう注意を促しているにすぎないから，本件顧問契約の上記各条項の存在をもって，本件顧問契約と本件営業譲渡契約の目的が同一であるということはできない。
上記④の点については，１審被告Ｙは，本件営業譲渡契約により収入の道を失う１審原告Ｘの生活を維持させるために本件顧問契約を締結したものであり，その際，１審被告Ｙが顧問料率を従来のライセンス料率と同等にしたのは，１審原告Ｘに対する情にすぎず，本件顧問契約がなければ，本件営業譲渡契約の目的を達成し得ないという関係にはない。原判決のいう「被告会社によるパーソナルトレーニング事業Ｓｈａｐｅｓのフランチャイズ展開」の目的と１審原告Ｘの収入のバランスをとることは，全く関連性がない。
上記⑤の点については，１審被告Ｙは，１審原告Ｘが本件提案を拒否したため，別の提案として営業譲渡契約を提案したのであるから，これらの内容は異なるものであって，本件提案の内容が本件営業譲渡契約及び本件顧問契約に引き継がれるというものではない。仮に，本件営業譲渡契約において１審原告Ｘに顧問料を支払うことが当然の前提になっていたのであれば，譲渡の対価として売上げに対する一定料率の金銭を支払う旨が本件営業譲渡契約の契約書に明記されるはずであるが，そのような条項は存在しない。
したがって，本件提案がされた経緯があることをもって両契約の目的が同一であるいうことはできない。
以上のとおり，上記①ないし⑤の事情を根拠として，両契約の目的が同一であるいうことはできない。
ｂまた，そもそも，両契約の目的が「被告会社によるパーソナルトレーニング事業Ｓｈａｐｅｓのフランチャイズ展開」にあるとはいえない。
すなわち，１審被告会社は，Ｓｈａｐｅｓのチェーン展開を行うに際し，独自にブランドコンセプトを作り，同コンセプトの下，自ら商標の作成・登録，新機材の開発，ブランドイメージに応じた宣伝広告などを行った上で，１審被告Ｙが長年の経験で培ったフランチャイズ展開のノウハウを利用して「パーソナルトレーニングジムＳｈａｐｅｓ」のフランチャイズの多店舗展開を行ったものである。これにつき１審原告らの寄与は一切なく，１審被告会社には，「被告会社によるパーソナルトレーニング事業Ｓｈａｐｅｓのフランチャイズ展開」という意味では，１審原告らから取得するものは一切なかった。また，１審被告会社のトレーニング方法は，パーソナルトレーニングの素人である加盟店でも，トレーナーを養成してジムを経営できるように独自に工夫改善を加えたトレーニング方法である。したがって，両契約の目的が「被告会社によるパーソナルトレーニング事業Ｓｈａｐｅｓのフランチャイズ展開」にあるとはいえない。むしろ，本件営業譲渡契約は，自ら経営するＳｈａｐｅｓ（旧渋谷本店）の経営に行き詰まった１審原告会社が，旧渋谷本店の未消化債務を含めたＳｈａｐｅｓ事業を１審被告会社に引き継ぐことを目的とする契約であるのに対し，本件顧問契約は，旧渋谷本店からの収入の道を断たれた１審原告Ｘに対して，１審被告会社が１審原告Ｘを雇用することで収入を確保させること目的とする契約であり，両契約はその目的を異にするものである。
したがって，両契約の目的に注目して，両契約は，相互に密接に関連付けられているということはできない。
ｃ以上によれば，本件顧問契約と本件営業譲渡契約とはその目的を異にし，社会通念上，本件営業譲渡契約のみが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないともいえないから，１審原告らが，１審被告会社の本件顧問契約の債務不履行を理由に，両契約を解除できるとした原判決の判断は誤りである。
(イ)原判決は，１審原告らによる本件営業譲渡契約の解除の効果として，１審被告会社に対し，本訴商標権１ないし４の移転登録の抹消登録手続義務を認める旨の判断をした。
しかしながら，本件営業譲渡契約は，様々な内容を含む複合的な契約であり，かつ，本件営業譲渡契約を前提として新たな法律関係が蓄積されており，本件営業譲渡契約は，継続的契約にも類似するものであるから，本件営業譲渡契約が解除されたからといって，当然に遡及効が発生するものではない。
また，１審被告会社にとって本件営業譲渡契約により１審原告らから譲り受ける価値のある財産は何ら存在しなかったが，１審被告会社は，既にフランチャイズ展開をしていた１審被告会社のＳｈａｐｅｓのブランドを維持するため，本件営業譲渡契約を締結し，赤字店舗である旧渋谷本店の経営を引き継ぎ，新たに２０００万円以上の投資を行って新店舗を出店し，新店舗の運営のため，新たなトレーナーを採用，育成し，宣伝広告に多額の費用を投じるなど，種々の負担をしたほか，１審原告会社が経営していた時期に契約していた顧客に対して，未消化債務の払戻しも行っている。このような１審被告会社の経済的負担を回復することなく，本件営業譲渡契約の解除を理由に，１審被告会社に本訴商標１ないし４についての移転登録の抹消登録手続義務を負わせることは，当事者の公平に反するというべきである。
したがって，原判決の上記判断は誤りである。
(ウ)さらに，本訴商標権１の商標登録は，平成２７年６月５日，商標登録取消審判（取消２０１４－３００９６３号事件）における審決の確定により既に抹消されているから，１審原告会社の本訴商標権１に関する移転登録抹消登録手続請求は，この点においても理由がない。(4)争点(2)－ア（１審被告会社の１審原告らに対する反訴商標権１ないし３に基づく差止請求及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の成否）
について
（１審被告会社の主張）


ア原告標章①ないし③は，反訴登録商標１ないし３とそれぞれ同一の標章であるから，１審原告らによる原告標章①ないし③の使用行為は，１審被告会社が本件営業譲渡契約締結後に商標登録出願をして取得した反訴商標権１ないし３の侵害行為に該当する。
１審被告会社が１審原告らによる商標権侵害により被った反訴商標権１ないし３の使用料相当額の損害額（商標法３８条３項）は，１審被告会社の運営するＳｈａｐｅｓ渋谷店（以下「渋谷店」という。）の売上げに５．５％のロイヤルティ料率を乗じた金額に相当する。
そうすると，平均月額ロイヤルティ額は，同店平均月額売上額４１９万０９２３円×５．５％＝２３万０５００円となり，平成２４年１月から平成２７年５月までの４１か月間における１審被告会社の損害額は９４５万０５００円である。
よって，１審被告会社は，１審原告らに対し，反訴商標権１ないし３に基づいて，別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト，ブログ，カタログ，パンフレットに原告標章①ないし③を付して頒布すること等の差止めとともに，商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償９４５万０５００円及びそのうちの一部である３９１万８５００円（平成２４年１月から平成２５年５月までの１７か月分）に対する不法行為の後である同年６月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
イ１審原告らの権利の濫用の主張は，以下のとおり理由がない。反訴商標権１ないし３は，１審被告会社が，本件営業譲渡契約締結後に，独自に反訴登録商標１ないし３を作成し，商標登録出願をして設定登録を受けて初めて成立した権利であって，本件営業譲渡契約により１審被告会社が譲り受けたものではないから，１審原告らの本件営業譲渡契約の解除による原状回復の対象とはなり得ない。
しかも，現在の「Ｓｈｐａｅｓ」チェーンは，１審被告会社が反訴登録商標１ないし３を使用して独自に事業展開をし，１審被告会社の営業努力により，反訴登録商標１ないし３の価値が増大したものであるから，反訴登録商標１ないし３と同一の原告標章①ないし③の使用を１審原告らに許すことは，１審原告らに不当な利益を与えることになる。特に，インターネット上の集客は１審被告会社が独自に開発したものであるにもかかわらず，１審原告らはアンカーテキストを悪用することで，それにフリーライドしており，仮に１審被告会社の本件反訴請求が認められないとすれば，こうしたフリーライドを放置する結果となり，インターネット社会における商標権の安定性を大きく害することになる。
また，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約とはそれぞれ目的を異にする独立の契約で，本件ライセンス契約と同内容のものでもないし，１審被告会社による本件顧問契約の解除は有効であるから，１審原告らの主張は，その前提を欠いている。
したがって，１審原告らの主張は理由がなく，１審被告会社による反訴商標権１ないし３の行使は権利の濫用に当たらない。
（１審原告らの主張）
ア１審被告会社主張の損害額は争う。
イ１審被告会社による反訴商標権１ないし３の行使は，以下のとおり，権利の濫用として許されないものというべきである。
(ア)１審原告らと１審被告らとの共同事業は，１審原告らの有するシセトレを中核とする「Ｘメソッド」という独自のコンテンツや「Ｓｈａｐｅｓ」のブランドを中核とするものである。上記事業における１審被告らの役割は，チェーン展開についてのコンサルティングという補助的なものにすぎず，上記ブランド等の構築には何ら貢献していない。(イ)本件ライセンス契約４の下では，１審被告会社は，「Ｓｈａｐｅｓ」のブランドに関し，１審原告らとは独立した権利を有するものではなく，本件ライセンス契約４の存続中に，１審被告会社が本訴商標１ないし４と類似する商標に係る商標権の設定登録を受けたとしても，１審被告会社は，当該商標権に基づき，１審原告らに対して原告標章①ないし③の使用の差止めを求めることはできない。そして，本件ライセンス契約４と本件営業譲渡契約及び本件顧問契約は，その名称が変わったにすぎず，その内容は同一であり，１審原告らは，このことを前提として，１審被告Ｙの求めに応じ，本訴商標権１ないし４を譲渡したにすぎない。そうすると，本件ライセンス契約が存在していた時と同様に，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約存続中に，１審被告会社が，反訴商標権１ないし３の設定登録を受けたとしても，１審被告会社は，反訴商標権１ないし３に基づき，１審原告らに対して原告標章①ないし③の使用の差止めを求めることはできないものというべきである。
(ウ)１審被告らは，１審被告会社の運営する店舗数が増加したことにより，１審原告Ｘに支払う顧問料が増えたことから，本件営業譲渡契約と本件顧問契約とが外形上別個の契約とされていることを利用して，多額の顧問料の支払を免れ，１審原告らからＳｈａｐｅｓブランドを奪い，１審原告らを排除して何らの金銭的負担なくＳｈａｐｅｓ事業を遂行するという策略を企て，それを実行すべく，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約の締結後半年ほどしか経っていないにもかかわらず，本件顧問契約の解除の通知をしたものである。
(エ)さらに，１審原告らによる本件営業譲渡契約の解除により，１審被告会社は，１審原告らに対し，反訴登録商標１ないし３を含む本件営業権等の原状回復義務を負ったものといえる。
(オ)以上のとおり，１審被告会社の請求は，１審原告らと１審被告らとの共同事業の中核となる独自のコンテンツやブランドの構築に何ら貢献せず，かつ，本件営業権等の原状回復義務を負っている１審被告会社が，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約の存続中に取得した反訴商標権１ないし３に基づいて行うものであること，１審被告らにおいて，１審原告らからＳｈａｐｅｓブランドを奪い，１審原告らを排除して何らの金銭的負担なくＳｈａｐｅｓ事業を遂行するという策略を企て，本件顧問契約の解除の通知をしていることに照らすと，１審被告会社による反訴商標権１ないし３の行使は，権利の濫用として許されないというべきである。


なお，１審原告らは，原告標章③については，第三者に１審原告らが運営している「Ｓｈａｐｅｓ」の事業と誤認されることを防ぐため，既にウェブサイトから削除している。
(5)争点(2)－イ（１審被告会社の１審原告Ｘに対する過払顧問料返還請求の成否）について
次のとおり訂正するほか，原判決１７頁２２行目から１８頁６行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。
原判決１７頁２５行目の「合意」を「本件返還合意」と，同頁末行の「対当額にて合意相殺した」を「対当額で相殺する旨の本件相殺合意をした」とそれぞれ改める。
第３当裁判所の判断
１本件の経過等について
前記前提事実と証拠（甲１ないし３９，４１，４４ないし５９，６５ないし６７，７１ないし７３，７５，乙１，２，４ないし９，１２ないし１４，１７ないし１９，２２ないし２４，３９，４０，５２，５４，５５，８７ないし８９（枝番のあるものは枝番を含む。），証人Ｂ，証人Ｃ，１審原告Ｘ本人，１審被告Ｙ本人）及び弁論の全趣旨によれば，本件の経過等として，次の事実が認められる。
(1)ア１審原告Ｘは，平成７年ころから，フィットネスジムの施設内で，自己の顧客に対し，トレーニングの個人指導（パーソナルトレーニング）を行うパーソナルトレーナーとして活動するようになった。その後，１審原告Ｘは，平成１８年ころまでに，立位姿勢における骨盤などの関節角度を調節してトレーニングを行うトレーニング方法を開発して，実践するようになり，そのトレーニング方法を「姿勢トレ」あるいは「シセトレ」（甲４１），「Ｘメソッド」などと称していた。また，１審原告Ｘは，自己が開発したトレーニング方法を行うパーソナルトレーナーの養成スクールの事業も行うようになった。
１審原告Ｘは，自己のみでパーソナルトレーニングを行う事業形態から，「ダイエットと女性ボディメイク」専用のパーソナルトレーニングジムの店舗を運営し，各地に店舗展開してブランドを構築する事業形態に切り替えることを企図し，同年５月２３日，健康トレーニング，健康管理の企画及びコンサルタント業務等を目的とする１審原告会社を設立し，その代表取締役に就任した。
１審原告会社は，同年９月，東京都渋谷区にパーソナルトレーニングジム「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）を開店した。
１審原告らは，上記各事業活動において，「姿勢トレ」，「シセトレ」，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の各標章を使用していた。イ１審原告会社は，平成１９年３月１２日，別紙本訴商標目録２記載のとおり，上段に「姿勢トレ」の文字と下段に「シセトレ」の文字を２段に横書きしてなる本訴商標２の商標登録出願をし，平成２０年１月２５日，本訴商標権２の設定登録を受けた。
１審原告会社は，同年８月２１日，別紙本訴商標目録１記載のとおり，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字とその背景模様の図形からなる本訴商標１の商標登録出願をし，同年１０月３１日，本訴商標権１の設定登録を受けた。(2)ア１審被告Ｙは，平成１９年４月９日，フランチャイズチェーン加盟店の募集，経営指導に関する業務等を目的とする１審被告ラスカを設立し，その代表取締役に就任した。１審被告ラスカは，フランチャイズ本部の立ち上げ，店舗展開，加盟店の指導などのフランチャイズ事業の総合コンサルティング業務を行っていた。
１審被告Ｙは，１審原告会社の従業員から１審原告Ｘの紹介を受けて，平成２２年３月３１日ころ，１審原告Ｘに対し，１審原告会社と１審被告ラスカとがパートナーシップを組み，パーソナルトレーニングの第一人者である１審原告Ｘが運営しているというブランド力を活用して，「Ｓｈａｐｅｓ」の事業をフランチャイズ展開する旨の提案（甲４５，４６）をした。
また，１審被告Ｙは，そのころ，１審原告Ｘに対し，１審原告会社と１審被告ラスカとがパートナーシップを組むに当たり，１審原告らが１審被告ラスカに出資することを要請した。
１審原告会社は，同年４月１５日，１審被告Ｙの求めに応じて，１審被告ラスカに対し，５０万円を出資し，その株式（１０株）を取得した。イ１審原告会社と１審被告ラスカは，平成２２年４月１６日，１審原告会社を「ライセンサー」，１審被告ラスカを「ライセンシー」として，以下の条項を含むライセンス契約書（甲７）を作成し，その旨の本件ライセンス契約１を締結した。
(ア)目的（１条）
本契約は，１審原告会社が１審被告ラスカに対して，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「Ａ」の商標・サービスマーク・その他の標章及びダイエット・ボディメイクのノウハウを用いて，統一されたＳｈａｐｅｓブランドのもとに継続して事業を行う権利を与え，その代償として１審被告ラスカは一定の対価を支払い，相互の繁栄を図ることを目的とする。
(イ)定義（２条）
１．本契約において，「トレードマーク」とは，サービスマーク，ロゴ，ラベル，スローガンなど，「Ｓｈａｐｅｓ」名称（ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌを含む。），「Ａ」の名称，その他随時使用されるイメージ統一のための全ての表示のうち，１審原告会社によって随時指定されるものを意味し，現在又は将来関連して提供されるものも同様とする。２．本契約において，「ノウハウ」とは，ダイエット及びボディメイクにおける知識，経験，能力，サービスメニュー，サービスプログラム，オペレーションマニュアル，スタッフトレーニング，店舗開店及び運営など，顧客にサービスを提供する仕組みで，１審原告会社やその関係者が保有しているもののうち，１審原告会社によって随時指定されるものを意味し，現在又は将来関連して提供されるものも同様とする。
(ウ)ライセンスの概要（３条）
１．１審被告ラスカは，１審原告会社の経営理念に賛同し，本契約に基づき，１審原告会社の保有するトレードマーク及びノウハウを使用して，許諾地域において，ボディメイクやダイエットを目的として，女性顧客に対するパーソナルトレーニングを実店舗で行うサービス（以下「ライセンス対象事業」という。）を行う権利を付与する。２．１審原告会社は，１審被告ラスカに対し，当初２年間，日本国内及びアジアにおける前項の権利を独占的に付与する。


３．前項に基づき，１審原告会社は，日本及びアジアにおいて１審被告ラスカ以外の第三者に対し第１項の権利を許諾してはならない。ただし，１審原告会社（及び１審原告会社が議決権を１００％有する子会社）が自ら店舗を展開すること，その他自ら事業を営むことを妨げない。
(エ)許諾地域（４条）
許諾地域は日本及びアジアとする。…
(オ)マイルストーン（５条）
日本又はアジアにおいて，２０１１年（平成２３年）３月末日までに最低２店舗，２０１２年（平成２４年）３月末日までに累計最低５店舗のジムを開店し継続的に営業していることをもって，１審被告ラスカについてのマイルストーンとする。
(カ)事業展開義務（６条）
１．１審被告ラスカは，第１店舗目を遅くとも２０１０年（平成２２年）１２月末までに開店するものとする。
２．１審被告ラスカは，マイルストーンを達成するよう最大限努力する。
(キ)ノウハウの付与（７条）
１審被告ラスカは，１審原告会社から，１審原告会社の指定する方法で，その所有するライセンス対象事業に関するトレードマーク等に関する情報の提供及びノウハウの開示を受け，ノウハウを使用することができる。
(ク)競業避止義務等（８条）
１審被告ラスカは，以下の各号に定める事項を行ってはならない。①本契約の有効契約期間中及び本契約終了後（解除・解約等の形態を全て含む。）２年間，許諾地域において，自ら（子会社若しくは人的又は資本関係を持つ会社を含む。）パーソナルトレーニングを導入したフィットネス・ダイエット事業を運営，助言，投資，受託等すること。
②本契約の有効契約期間中及び本契約終了後（解除・解約等の形態を全て含む。）２年間，１審原告会社の事業従事者の引抜き。③１審原告会社の店舗と競合する店舗展開。
(ケ)ライセンシーの義務（１０条）
１審被告ラスカは，本契約に基づき営業を行うにあたっては，Ｓｈａｐｅｓ及びＡの統一的イメージを損なう行為のないよう厳に自らを戒めるものとし，以下の各号に定める事項を遵守するものとする。⑤１審被告ラスカは「Ｓｈａｐｅｓ」，「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の標章を，１審原告会社の許諾がある態様以外の態様でこれを使用し，または自己の商標として商標出願等してはならない。
(コ)ライセンスフィー（１１条）
１．１審被告ラスカは，本契約に基づき開設した各店舗の売上げ（預託金，入会金，手数料，指導料その他名目の如何を問わず利用者から支払われる全ての支払を意味する。）の次に掲げる割合の合計額（消費税別）をライセンスフィーとして１審原告会社に支払う。
第１店舗目    ５％
第２店舗目    ４％
第３店舗目以降３％
(サ)トレーナー研修（１２条）
１審被告ラスカは，そのトレーナーに対し，開業前研修として，１審原告会社の相当と認める内容での期間を１か月とするパーソナルトレーニングの事前研修及び継続的研修を受けさせなければならない。かかる費用として，１審被告ラスカは，トレーナー１人当たり，事前研修費として２０万円（消費税別）を支払うものとする。継続的研修については無償とする。…
(シ)サブライセンス契約（１３条）
１審被告ラスカは，本契約に基づき，１審被告ラスカの１００％子会社との間で，サブライセンス契約を締結することができる。ただし，サブライセンシーは本契約における１審被告ラスカと同様の義務を１審原告会社に対して負うものとし，１審被告ラスカはサブライセンシーの義務違反についても責任を負う。
(ス)契約終了に従う措置・効果（１９条）
１．本契約が期間満了・解除・合意解約等理由の如何にかかわらず終了した場合，１審原告会社及び１審被告ラスカは次の事項を行う。①１審被告ラスカは，本契約に基づき提供されたライセンス対象事業に関するノウハウ，情報及びトレードマークの使用を直ちに停止しなければならない。
②１審被告ラスカは，１審原告会社から交付を受けた規定集，マニュアル，連絡文書，所定用紙，パンフレット，シール等の全ての印刷物及びこれらの複製物（１審被告ラスカが費用を負担したものを含む。）を無条件で１審原告会社に返還し，または１審原告会社の許可を得て廃棄する。
③１審原告会社は，１審被告ラスカの開拓した代理店及びユーザーを引き継ぐことができるものとし，１審被告ラスカは１審原告会社に対し，その有する代理店及びユーザーの情報（個人情報を含む。）を，１審原告会社の指定する方法にて，１審原告会社に提供しなければならない。
(セ)契約期間（２２条）
本契約期間は，本契約締結日から２年とする。…
ウ１審原告会社は，平成２２年４月２８日，別紙本訴商標目録３記載のとおり，「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の文字を標準文字により書してなる本訴商標３の商標登録出願をし，同年１０月２９日，本訴商標権３の設定登録を受けた。
１審原告Ｘは，同年４月２８日，別紙本訴商標目録４記載のとおり，「Ａ」の文字を標準文字により書してなる本訴商標４の商標登録出願をし，同年１０月２９日，本訴商標権４の設定登録を受けた。
エ１審原告会社は，平成２２年１０月１９日，１審被告Ｙの求めに応じて，１審被告ラスカに対し，１４０万円を出資し，その株式（２８株）を取得した。


また，１審原告Ｘは，同日，１審被告Ｙの求めに応じて，１審被告ラスカに対し，５０万円を出資し，その株式（１０株）を取得した。オ１審被告Ｙは，平成２２年１１月２２日，フィットネスクラブの経営，企画，運営及び管理等を目的とする１審被告会社を設立し，その代表取締役に就任した。１審被告会社は，１審被告ラスカの子会社である。１審原告会社と１審被告会社は，１審被告会社が本件ライセンス契約１における１審被告ラスカのライセンシーの地位を承継することを目的として，平成２３年２月８日付けライセンス契約書（甲８）を作成し，本件ライセンス契約１と同旨の本件ライセンス契約２を締結した。その後，１審原告会社と１審被告会社は，本件ライセンス契約２の１３条（サブライセンス契約）について，１審被告会社の１００％子会社でなくても，１審被告会社とサブライセンス契約を締結することができるように変更することを目的として，同年４月１日付けライセンス契約書（甲９）を作成し，その旨の本件ライセンス契約３を締結した。カ１審原告Ｘは，平成２３年４月１３日，１審被告Ｙの求めに応じて，１審被告ラスカに対し，２５０万円を出資して，その株式（５０株）を取得した。
その結果，同日時点において，１審被告ラスカの資本金は１５４０万円，１審原告らの１審被告ラスカに対する出資総額は４９０万円（１審原告Ｘにつき３００万円，１審原告会社につき１９０万円）となり（甲１４，５６），１審原告らの１審被告ラスカの発行済株式の保有割合は約３１．８％となった。
キ１審原告会社と１審被告会社は，本件ライセンス契約３の「契約期間」（２２条）の「本契約締結日から２年」を「本契約締結日から３０年」に変更し，「サブライセンス契約」（１３条）について１審被告会社がサブラインス契約のみならず，フランチャイズ契約をも締結することができるように変更することなどを目的として，平成２３年８月３０日付けライセンス契約書（甲１０）を作成し，その旨の本件ライセンス契約４を締結した。
なお，本件ライセンス契約４では，本件ライセンス契約３の５条，６条及び１２条が削除され，これに伴い，７条以下の各条項が繰り上がった。ク平成２２年１２月から平成２３年１１月までの間，別紙ライセンス料及び顧問料支払額(1)記載のとおり，「Ｓｈａｐｅｓ」（心斎橋店），「Ｓｈａｐｅｓ」（梅田店），「Ｓｈａｐｅｓ」（横浜店），「Ｓｈａｐｅｓ」（新宿店）及び「Ｓｈａｐｅｓ」（京都店）の５店舗が開店した。また，１審被告ラスカ又は１審被告会社は，別紙ライセンス料及び顧問料支払額(1)記載のとおり，１審原告会社に対し，本件ライセンス契約１ないし４に基づき，平成２２年１２月分から平成２３年１１月分までのライセンス料をそれぞれ支払い，その合計額は１７１万３０４５円であった。(3)ア１審被告Ｙは，平成２３年１１月１２日，１審原告Ｘに対し，「新宿店は，初月から２５０万円前後を計上できるかと思います。」，「他の店舗についても１１月はすべての店舗で１０月を上回りそうです。」，「唯一，渋谷本店が上がってこないので気になってます。」などと記載したメール（乙１２）を送信した。
１審原告Ｘは，同月１３日，１審被告Ｙに対し，「渋谷の落ち込みは，先月もですから，正直かなりきつくなっています…。」，「渋谷を含めた２４日の研修後，対策考えようと思っていましたが，それまでにアップアップになりそうです。」などと記載したメール（乙１３）を返信した。１審被告Ｙは，同日，１審原告Ｘに対し，「渋谷本店のＸさんから１０店舗チェーン全体のＸさんへのシフトのタイミングということだと思います。」，「Ｓｈａｐｅｓ全体が良くないというわけではないので，問題は解決できます。」などと記載したメール（乙１４）を送信し，これを受けた１審原告Ｘは，同日，「本当にそうですね。そろそろ渋谷オーナーからのシフト時期だと私も考えていたところです。わがままのことですが，収入も途絶えず，うまくシフトできるような，Ｙさんのスーパーウルトラ策に期待しています。」などと記載したメール（乙１４）を返信した。その後，１審被告Ｙは，同月２１日，１審原告Ｘに対し，「渾身の案を送ります！」との件名のメール（甲２０）を送信した。上記メールには，当時１審原告会社が直営していた「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）に関し，①旧渋谷本店をリニューアル（移転）する，②渋谷本店の運営は１審被告会社が業務委託の形態で行う，③１審被告会社が（移転先の）物件を借り，内外装費を負担する，④内外装費はライセンス料と相殺する，⑤１審原告会社が，１審被告会社に対し，業務委託料として売上げの１０％，研修費及び開業支援費として１０５万円を支払うことなどを提案（本件提案）する旨の記載があった。また，上記メールには，本件提案によれば，「リスクなく１５０万円～２００万円程度の収入はまたＸさんに入ってくるはずです。」，「また，内外装費１０００万円弱のライセンスフィーでの相殺は，今のペースでいくと２年もかからないと思います。そうすると渋谷本店の収入にライセンスフィーがまたプラスオンされることになります。」などの記載があった。


１審原告Ｘは，同月２２日，１審被告Ｙに対し，①「この件，まず私はＦＣのオーナー的立場になるつもりはありません。」，「オーナーさんからの投資資金還元するというＹさんの責任ある立場は理解しているつもりです。ただ，私とパートナー組んで当初の話とだいぶ変わってきている点もあるようです。」，②「話変わりますが，現実問題，早急に果実がほしいところです。私が動いてお金になることをさせてください。そして実際の数字をそろえてください。」，「私からの提案」として，「１．各店で有料セミナーを行い，少しでも稼がせてください。…」，「２．各店以外でもＴ＆Ｇのセミナーのようにセミナーの仕事ブッキングしてください。…」，「３．スクール業再開。Ｓｈａｐｅｓに迷惑かけない新しい形でできればと思います。手っとり早く稼げるので。…」，「４．監修，講師，出演などを積極的にブッキングしてください。原因は色々あると思いますが，パートナーシップを組む前の方がこういう仕事の依頼は多かったです。」などと記載したメール（甲２１）を返信した。１審被告Ｙは，同日，１審原告Ｘに対し，「ぜんぜん間違ってたようです（苦笑）大変申し訳ございませんでした。」，「今回の案は，Ｘさんの収入をリスクなくこれまで通り確保でき，渋谷本店がアンテナショップとして機能するＸさんにとってもＳｈａｐｅｓにとっても良い一石二鳥案で，また，そのリスクは当社がとるわけですから（ここはＦＣとまったく違うところです。一心同体という僕なりの解釈でした），これはまさに渾身の案だと思ってました。。。」，「かしこまりました。ＸメソッドとＳｈａｐｅｓブランドを圧倒的ＮＯ．１にするため，渋谷店のリニューアルで投下予定だった資金を使って，銀座にアンテナショップとして直営店を出します！」，「もし，Ｘさんの活動の足枷になっているようなことがあれば，それは大変申し訳ないことです。制約解除に全力を尽くしますので，お伝えいただければと思います。」などと記載したメール（甲２２）を返信した。
その後，１審原告Ｘと１審被告Ｙは，同年１２月４日ころ，１審原告会社が１審被告会社に対し「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）の営業を譲渡すること，１審原告らの商標権を１審被告会社に移転すること，１審原告Ｘが１審被告会社の顧問に就任することなどについて交渉をした。イ１審原告Ｘと１審被告Ｙは，平成２３年１２月１４日，京都市内で面会し，１審被告Ｙが準備した３種類の契約書案に調印して，以下のとおり，１審原告らと１審被告会社との間で各契約が締結された。(ア)１審原告らと１審被告会社は，以下の条項を含む平成２３年１２月１４日付け「営業権等譲渡契約書」（甲２３）を作成し，その旨の本件営業譲渡契約を締結した。
ａ１条
本件営業権等の譲渡代金は，２０１２年（平成２４年）２月末時点で２条３項に基づき１審被告会社が現に承継した顧客のプログラムが未消化の前払費用額と同額とする。
２１審原告らと１審被告会社は，前項の譲渡代金請求権と２条３項に基づき１審被告会社が取得する求償権とを対当額で相殺する。
ｂ２条
１審原告会社は，２０１２年（平成２４年）２月末をもって自らが直営する「Ｓｈａｐｅｓ渋谷本店（以下「旧渋谷本店」という）」の営業を停止する。ただし，新規顧客の募集については，本日をもって停止する。
２１審原告会社は，２０１２年（平成２４年）２月末までに，１審被告会社に対し，旧渋谷本店で契約中の顧客リスト及び契約書等の一切の書類・データを交付する。当該顧客リストには，顧客の氏名・住所，契約日，契約内容，費用の支払状況（プログラムが未消化の前払費用額を含む）を明記しなければならない。
３１審被告会社は，上記顧客のうち１審被告会社が新たに開設する「Ｓｈａｐｅｓ渋谷本店（以下「新渋谷本店」という）」への承継を希望するものは，新渋谷本店において承継する。これにより，１審被告会社は，１審原告会社に対し，承継した顧客のプログラムが未消化の前払費用額に相当する金額の求償権を取得する。
ｃ３条
１審原告らは，１審被告会社に対し，「女性専用のダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業（以下「本件事業」という）に関する一切の営業権及び意匠，商標（Ｓｈａｐｅｓ，ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ等），著作権，ノウハウ，ロゴ，キャッチフレーズ（Ｘメソッド，Ａ），ドメイン名（省略）のその他の知的財産・無形財産（以下，すべてあわせて「本件営業権等」という）」を譲渡する。
ｄ４条
１審原告会社は，本契約締結後直ちに，本件事業の営業主体について混同が生じることを防止するため，Ｓｈａｐｅｓに類似しない商号に変更する。
ｅ５条
１審原告会社と１審被告会社は，本件事業に係る１審原告会社と１審被告会社の間の２０１１年（平成２３年）８月３０日付ライセンス契約（本件ライセンス契約４）を解約する。当該解約については上記契約書６条（競業避止義務等）及び１６条（契約終了に従う措置・効果）を適用しない。
(イ)１審原告Ｘと１審被告会社は，以下の条項を含む平成２３年１２月１４日付け顧問契約書（甲２４）を作成し，その旨の本件顧問契約を締結した。
ａ１条
１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，２０１２年（平成２４年）１月１日より顧問料として下記の算定式による金員を支払う。なお，売上高とは，顧客から支払われる入会金，手数料，指導料その他名目の如何を問わず全ての支払を意味する。
Ｓｈａｐｅｓ「心斎橋店」    売上高の５％
Ｓｈｐａｅｓ「梅田店」     売上高の４％
その他のＳｈｐａｅｓの店舗   売上高の３％
２前項の顧問料は，毎月末日に締め切り，翌月末日までに１審被告会社が指定する銀行口座に送金する方法により支払う。
ｂ２条


１審被告会社は，１審被告会社が１審原告Ｘの経営する１審原告会社から女性専用のダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業（以下「本件事業」という。）に関する一切の営業権及び意匠，商標，著作権，ノウハウ，トレードマーク，サービスマーク，ロゴ，ドメイン名のその他の知的財産・無形財産を譲り受けることにともない，１審原告Ｘを１審被告会社の名誉顧問として２０１２年（平成２４年）１月１日より迎え入れる。
ｃ３条
１審原告Ｘは，１審被告会社の名誉顧問の立場で，１審被告会社が譲り受けた本件事業について１審被告会社の求めに応じてアドバイスを行う等して，１審被告会社の事業展開に協力する。なお，当該協力義務の内容には，１審原告会社の代表者として，１審原告会社と１審被告会社間の本日付営業権等譲渡契約書における１審原告会社の義務を履行することを含む。
３１審原告Ｘは，その名義及び態様の如何を問わず，本件事業と同種又は類似の営業を行ってはならない。
ｄ５条
１審原告Ｘ又は１審被告会社が下記の事由の一つにでも該当したときは，その相手方は事前の催告を行うことなく本顧問契約を解除することができる。
記①１審原告Ｘ又は１審被告会社が本契約に違反し，相手方からの催
告にもかかわらず相当期間内に違反を是正しないとき
④１審原告Ｘと１審被告会社との間の本日付金銭消費貸借契約に基
づく義務に違反したとき
⑤その他，１審原告Ｘ又は１審被告会社の責めに帰すべき事由により１審原告Ｘと１審被告会社間の信頼関係が破壊されたとき(ウ)１審被告会社は，平成２３年１２月１４日，１審原告Ｘとの間で，１審被告会社が１審原告Ｘに対し，平成２５年１月から同年１２月まで５万円ずつ，平成２５年１月から同年４月まで１５万円ずつを毎月末日限り分割弁済の約定で，３００万円を貸し付ける旨の本件金銭消費貸借契約を締結した。１審被告会社と１審原告Ｘは，その際，平成２３年１２月１４日付け金銭消費貸借契約書（乙５）を作成した。その後，平成２６年４月までに，１審原告Ｘは，１審被告会社に対し，上記貸付金全額を返済した（甲５７）。
ウ１審原告Ｘは，平成２３年１２月１９日，１審被告Ｙに対し，「多大な計らいとご厚意に感謝します。ＳｈａｐｅｓはＹさんにお任せしましたので。」などと記載したメール（乙１９）を送信した。
その後，１審被告会社は，本件営業譲渡契約の２条３項に基づいて，１審原告会社の「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）の顧客７名に対する平成２４年２月末日時点のトレーニングプログラムの未消化分の前払費用合計６１万０５７０円（甲３９）に係る債務を承継した。
エ１審被告会社は，平成２４年２月１日，別紙反訴商標目録１ないし３記載のとおり，上段に「姿勢トレ」の文字と下段に「シセトレ」の文字を２段に横書きしてなる反訴登録商標１，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字を標準文字により書してなる反訴登録商標２，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字及びその下に小さく表した「ＲｅｂｏｒｎＭｙｓｅｌｆ」の文字と背景模様の図形からなる反訴登録商標３の各商標登録出願をし，同年７月６日，反訴商標権１ないし３の各設定登録を受けた。１審被告会社は，「Ｓｈａｐｅｓ」の店舗のフランチャイズ展開等の事業活動において，反訴登録商標３を新たなロゴマークとして使用するようになった。
また，同年２月１０日，本訴商標１ないし３について，別紙登録目録１ないし３記載のとおり，１審原告会社から１審被告会社への各移転登録が，本訴商標４について，同目録４記載のとおり，１審原告Ｘから１審被告会社への移転登録がそれぞれ経由された。
オ平成２３年１２月から平成２４年３月までの間，別紙ライセンス料及び顧問料支払額(2)記載のとおり，「Ｓｈａｐｅｓ」（名古屋栄店），「Ｓｈａｐｅｓ」（池袋店），「Ｓｈａｐｅｓ」（福岡店）及び「Ｓｈａｐｅｓ」（渋谷店）の４店舗が開店した（ただし，渋谷店はリニューアルオープン）。その結果，同月当時の「Ｓｈａｐｅｓ」の店舗数は９店舗となった。
また，１審被告会社は，別紙ライセンス料及び顧問料支払額(2)記載のとおり，１審原告Ｘに対し，本件顧問契約に基づき，平成２３年１２月分から平成２４年４月分までの顧問料をそれぞれ支払い，その合計額は２７９万７６３４円であった。


(4)ア１審原告会社は，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約締結後の平成２４年１月以降も，その商号の変更を行わなかった。また，１審原告Ｘは，同月以降も，トレーナーの実務研修等を行っていた。１審原告Ｘは，パーソナルトレーニング，ダイエット及びボディメイクの指導を行い，その情報の提供，宣伝広告，受講生の募集及び講演の募集等を行うに際し，１審原告らの運営するウェブサイトで原告標章①及び②を使用していた。イ１審被告Ｙは，平成２４年３月１６日，１審原告Ｘに対し，「先日お会いした時に「Ｓｈａｐｅｓ」と検索した時に，www.〈以下略〉のホームページを最上位に表示させたいというお話をさせていただきましたが，なかなか変わりませんので数日前に現在うちで依頼しているｓｅｏ業者何社かに対策を練らせました。」，「それで，昨日に各社から返答があったのですが，www.〈以下略〉からＳｈｐａｅｓのキーワードを削除することが一番簡単で早いという見解をそれぞれから出てきました。」，「Ｘさんのブログや（省略）上にはＸさんとｓｈａｐｅｓが相互に出ていますし，例えば，「Ａプロデュースジム」でＳｈａｐｅｓのロゴマークを画像として載せるなので連動性を高めれば問題ないかと思います。」，「いずれにしても，Ｓｈａｐｅｓにとっては最上位表示がブランディングや信頼性という面ではベストですし，Ｓｈａｐｅｓ公式サイトのリスティング広告費も必要なくなりますので，上記の方向性でホームページの修正をお願いします。」，「また，何か代替案や実施する上でのリスクがありましたら，ぜひ教えてください。」などと記載したメール（乙２２）を送信した。その後，１審被告Ｙは，「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」のウェブサイトに，Ｓｈａｐｅｓの名称を用いて１審原告Ｘ個人のホームページに顧客を誘導する記事を見つけたことから，平成２４年６月２１日，１審原告Ｘに対し，「Ｘさんですよね？さすがに不自然ですので（笑）    削除をお願いできますか？」などと記載し，ＵＲＬを特定したサイトの削除を求める旨のメール（乙２４）を送信した。
ウ１審被告Ｙは，平成２４年６月２３日，大阪市内で，１審原告Ｘと面談し，その際，１審原告Ｘに対し，１審被告会社の運営が苦しいので，本件顧問契約を解消したい，１審被告会社の売上計算方法を顧客からのトレーニング料の前払金の入金時に売上げを計上する方法からトレーニングプログラムの消化時に売上げを計上する方法に変更したので，これに伴い，１審被告会社の１審原告Ｘに対する本件顧問契約に基づく顧問料の過払金が発生しているなどと述べた。
１審被告会社は，同月２６日ころまでに，１審原告Ｘに対し，同月２３日付けの「顧問料の精算方法について」と題する書面（乙１の１）及び同日付け「御精算書」と題する書面（乙１の２）を交付した。上記「顧問料の精算方法について」と題する書面には，「弊社で計上する売上の計算方法が，２０１２年５月１日から，本来あるべき姿である企業会計原則にのっとり処理する事となりました。」，「これに伴い，今後はトレーニング代金の入金時に前受金処理を行い，セッションの消化時に売上計上を行います。」，「その結果，２０１２年４月３０日時点で，１，５３９，２７１円の過払い金（下記，計算根拠を参照）が発生しています。」，「つきましては，２０１２年６月２８日までに過払い金を下記口座に振込入金お願いします。」，「過払い金４，４１７，６０４円（累計支払額）－２，８７８，３３３円（顧問料）＝１，５３９，２７１円（過払い金）」などの記載がある。また，上記「御精算書」と題する書面には，「件名顧問料（５月分）」，「支払条件６月２９日    過払い金と相殺」，「合計金額▲￥８３５，５８４．－（消費税込み）」などの記載がある。さらに，１審被告Ｙは，同年６月２８日，１審原告Ｘに対し，「本日，Ｘさんの税理士の方から当社に電話がありまして，内容はざっくりですが当社の会計基準が信用できないので，店舗支払いデータを出してほしいということでした。」，「この点についてはＸさんがシステムで見ている通りですので，すべて要望通り出します。」，「ただ，この件については，今，非常に心外に感じていて，感情的になっています。」，「まず，会計のシステムはすべて公開しているじゃないですか？」，「また，僕が外部やもしくは内部の担当者を挟んでＸさんと交渉したことはありますか？」，「今日を境に，Ｘさんとのやりとりは専門の弁護士，会計士，担当者をつけます。」，「これは，信頼関係の破壊を決定的にする行為と僕は感じています。」，「今月末で顧問を降りていただく方向で，当社の方で事務手続きを進めます。」などと記載したメール（甲２５）を送信した。これに対し，１審原告Ｘは，同日，１審被告Ｙに対し，「Ｙさんご連絡遅くなり申し訳ありません。」，「疑ってのことではありません。うちの会社の決算の締めが大詰めに重なったところで急きょ税理士に資料を渡したという経緯です。私は先日もお伝えしていたとおりの気持ちです。ただＹさんを不快にしたことは心から謝ります。」などと記載したメール（甲２５）を返信した。
１審被告Ｙは，同月２９日，１審原告Ｘに対し，「ちょうどＳｈａｐｅｓの収益も悪化し，いつ顧問料の支払いが滞ってもおかしくない状況でしたので，大きな迷惑をかける前のタイミングで逆に良かったと思ってます。」，「今は，僕にも会社にも余裕がありませんので，この先Ｘさんとやっていくことも今の顧問料で収益を上げることにも自信がありません。」，「僕個人とＳｈａｐｅｓの代表者としての最後の誠意として，現在の貸付金は相殺扱いとさせていただきます。」，「逆に，Ｘさんの誠意として今回の提案を受け入れてください。」などと記載したメール（甲４７）を返信した。なお，上記メールの返信がされた当時，実際には，１審被告会社の収益状況は悪化していなかった。


エ１審被告会社は，平成２４年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」（甲２６）により，１審原告Ｘに対し，「①営業権譲渡から半年以上経過した現在も，当社からの催告にもかかわらず，ドメイン名（省略），アメーバ・ブログ（Ｓｈａｐｅｓ），商号（株式会社Ｓｈａｐｅｓ）を変更せずに使用している」こと，「②営業権譲渡後もダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業を営んでいる」ことを理由に，本件顧問契約の５条に基づいて，本件顧問契約を解除する旨の通知をした。
これに対し１審原告Ｘの代理人弁護士は，同月１０日到達の内容証明郵便で，１審被告会社に対し，１審原告Ｘには，本件顧問契約を解除されるべき事由はない，１審原告Ｘは，本件顧問契約に基づき，従前どおり業務を行い，顧問料を受領する旨を記載した通知（甲２７の１，２）をした。１審原告Ｘの代理人弁護士は，同月１７日到達の内容証明郵便で，１審被告会社に対し，上記「顧問契約の解除通知書」記載の①については，「ドメイン名は，…現在も残存しているようですが，通知人は営業譲渡後も直ちに停止措置をとり，全く使用していません。現在残存している理由は不明ですが，再度削除するよう手続しています。」，「アメーバブログについても，通知人は営業譲渡前に停止措置をとり，全く使用していません。」，「商号については，確かに，「株式会社Ｓｈａｐｅｓ」という会社は残存しておりますが，これは，経理処理上残存しているだけであり，対外的に被通知人の事業の障害となるものではありません。会社を残存していることについては，当初から被通知人の承諾を受けているところであり…」，②については，「通知人がトレーナーとしての能力を維持するためには，トレーナー育成だけでは不十分であり，実際に現場において指導することが必要であるという観点から行っているものであり，この点についても，既に被通知人から承認されているものです。」，「就いては，速やかに，平成２４年７月５日付通知書のとおり，顧問料支払など，顧問契約が継続していることを前提とした措置を回復してください。」，「万一，被通知人が顧問料の支払を怠った場合には，通知人は法的措置をとります。」，「過払い金が発生しているとの経理処理変更の意味は理解できますが，本件顧問契約における顧問料算定において，消化分のみを売上の算定基礎にすることは，従前の契約及び履行済みの実績に反し，不当であると言わざるを得ません。」などと記載した通知（甲２８の１，２）をした。オ１審被告会社の代理人弁理士は，平成２４年７月２５日付け内容証明郵便により，１審原告らに対し，本訴商標権１及び４，反訴商標権１及び２等に基づいて，パーソナルトレーナー等の役務について，「Ｓｈａｐｅｓ」，「Ａ」，「シセトレ」，「シセイトレ」及び，「Ｘメソッド」の各標章の使用を全て中止することを求める旨の通知（甲３０）をした。１審被告会社の代理人弁護士は，同年９月４日付け内容証明郵便により，１審原告Ｘの代理人弁護士に対し，１審被告会社には，本件顧問契約に基づく支払義務が存在せず，過払金の返還請求を求める旨の通知（甲３１）をした。
カ１審原告らの代理人弁護士は，平成２４年９月２７日又は同月２８日到達の内容証明郵便により，１審被告らに対し，１審原告らと１審被告Ｙ及び１審被告ラスカ間の共同事業の合意，１審原告らと１審被告会社間の本件営業譲渡契約及び１審原告Ｘと１審被告会社間の本件顧問契約は，三位一体の関係にあること，１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，同年５月分以降の本件顧問契約の顧問料の支払をしていないこと，１審被告らが共同事業の遂行を全て否定していることを理由に，１審原告らは，これらの契約の解除の意思表示をする旨の通知（甲３２の１ないし４）をした。(5)ア１審原告らは，平成２４年１０月１８日，１審被告らを相手として，本件本訴を提起し，１審被告会社は，平成２５年６月２９日，１審原告らを相手として，本件反訴を提起した。
イ本訴商標１の商標登録について，平成２６年１１月２８日，商標法５０条１項に基づき，商標登録取消審判（取消２０１４－３００９６３号事件）が請求され，同年１２月１７日，その予告登録（乙５４，５５）がされた。特許庁は，平成２７年３月３１日，本訴商標１の商標登録を取り消す旨の審決（乙５４）をし，同審決は，原審の本件口頭弁論終結後の同年５月１１日に確定した。これにより，同年６月５日，本訴商標１の商標登録の抹消登録（乙５５）がされた。
２争点(1)－ア（１審原告Ｘの１審被告らに対する共同事業合意等の解除による損害賠償請求の成否）について
次のとおり訂正するほか，原判決１８頁１０行目から１９頁７行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１８頁１６行目の「本件ライセンス契約を含むライセンス契約」を「本件ライセンス契約１ないし４」と改める。
(2)原判決１９頁３行目の「契約内容」を「契約内容（各条項）」と，同頁６行目の「損害賠償請求」を「共同事業合意等の解除による損害賠償請求権の発生原因事実」と改め，同頁７行目を次のとおり改める。「以上によれば，１審原告Ｘ主張の１審原告らと１審被告ら間の本件共同事業合意の成立は認められず，また，本件営業譲渡契約中には，１審被告会社が１審原告らの将来的な利益を保証する債務を負っていたことの根拠となる条項は存在せず，１審被告会社が本件営業譲渡契約に基づいて上記債務を負っていたものと認めることはできない。
したがって，１審原告Ｘの１審被告らに対する本件共同事業合意等の解除による逸失利益の損害賠償請求は，その前提を欠くものであり，理由がない。」
３争点(1)－イ（１審原告Ｘの１審被告会社に対する本件顧問契約に基づく未払顧問料等請求の成否）について


(1)１審原告Ｘは，１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，本件顧問契約に基づく平成２４年５月分ないし同年９月分の顧問料４１０万７１７０円，同年５月９日分の講師料３万円及び同年６月２３日分の研修交通費２万８１００円（以上，合計４１６万５２７０円）の支払義務を負う旨主張する。そこで検討するに，１審被告Ｙの供述及び弁論の全趣旨によれば，１審原告Ｘの本件顧問契約に基づく平成２４年５月分ないし同年９月分の顧問料は，合計４１０万５１７０円であることが認められ，上記期間の顧問料が上記金額を超えることを認めるに足りる証拠はない。
また，証拠（甲２９，５７，５８，７５ないし７７，乙１）及び弁論の全趣旨によれば，１審原告Ｘと１審被告会社は，１審被告会社が１審原告Ｘに対し，同年５月９日分の講師料として３万円及び同年６月２３日分の研修交通費として２万８１００円を支払う旨の合意をしたことが認められ，これに反する証拠はない。
(2)アこれに対し，１審被告会社は，平成２４年６月２３日，１審原告Ｘとの間で，同年５月１日から，本件顧問契約に基づく顧問料算定の基礎となる売上高の計上基準時を顧客からの前払金の入金時からトレーニングプログラムの消化時に変更する旨の本件基準時変更合意をし，これに伴い発生した過払顧問料の返還について，本件返還合意をし，さらに，１審被告会社の同年４月３０日時点の過払金返還請求権１５３万９２７１円と１審原告Ｘの同年５月分及び同年６月分の顧問料等請求権とを対当額で相殺する旨の本件相殺合意をし，その結果，同年５月分及び同年６月分の顧問料並びに同年５月９日分の講師料の支払義務を負わない旨主張し，これに沿う１審被告Ｙの供述（陳述書（乙３９）を含む。以下同じ。）がある。(ア)しかしながら，①１審原告Ｘは，本件基準時変更合意，本件返還合意及び本件相殺合意をしたことを否定する供述（陳述書（甲５７）を含む。以下同じ。）をしていること，②本件基準時変更合意，本件返還合意及び本件相殺合意の成立を裏付ける合意書等の書面その他の客観的証拠は提出されていないこと，③本件顧問契約の１条１項は，１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，売上高に所定の割合を乗じた顧問料を支払う旨，「売上高とは，顧客から支払われる入会金，手数料，指導料その他名目の如何を問わず全ての支払を意味する。」旨を規定していることからすると，本件顧問契約の文言上，売上高の計上時期は，入会金等の「支払」時，すなわち入金時と解釈するのが自然であること，④前記１(4)ウの認定事実によれば，１審被告Ｙは，平成２４年６月２３日，１審原告Ｘに対し，１審被告会社の売上計算方法を顧客からのトレーニング料の前払金の入金時に売上げを計上する方法からトレーニングプログラムの消化時に売上げを計上する方法に変更したので，これに伴い，１審被告会社の１審原告Ｘに対する本件顧問契約に基づく顧問料の過払金が発生しているなどと述べ，その後，１審原告Ｘは，１審被告会社から，同日付けの「顧問料の精算方法について」と題する書面（乙１の１）及び同日付け「御精算書」と題する書面（乙１の２）の交付を受けたが，１審被告Ｙが述べた１審被告会社の売上計算方法の変更及び過払金の発生に納得がいかなかったため，同月２８日，税理士を通じて１審被告会社に電話で問合せをしたことが認められること，⑤上記「顧問料の精算方法について」と題する書面には，過払金発生の理由は，１審被告会社における売上げの計上方法が，同年５月１日から，「本来あるべき姿である企業会計原則にのっとり処理する事」になったことに伴うものである旨の記載があり，このような１審被告会社側の事情によって，１審原告Ｘが，既に支払を受けた顧問料のうち１５３万９２７１円を返還すべき結果となる本件基準時変更合意に直ちに応じるというのは極めて不自然であることに照らすと，１審被告Ｙの上記供述は措信することはできない。他に１審被告会社と１審原告Ｘが本件基準時変更合意，本件返還合意及び本件相殺合意をしたことを認めるに足りる証拠はない。(イ)この点に関し，１審被告会社は，本件基準時変更合意，本件返還合意及び本件相殺合意の各合意をしたからこそ，１審被告会社が１審原告会社あての平成２４年６月２３日付けの「御精算書」と題する書面（乙１の２）を作成したこと，１審原告Ｘは，税理士を通じて１審被告会社に電話で問合せをしたことに関し，１審被告Ｙに対し，メール（甲２５）で，「うちの会社の決算の締めが大詰めに重なったところで急きょ税理士に資料を渡したという経緯です」と言い訳をし，その上で「私は先日もお伝えしていたとおりの気持ちです」と顧問料の計算方法の変更等について承諾したことを認め，「Ｙさんを不快にしたことは心から謝ります」と謝罪の言葉まで述べており，仮に１審原告Ｘが顧問料の計算方法の変更等を承諾していないのであれば，謝罪する必要はないことなどからすれば，１審被告Ｙの上記供述は不自然ではない旨主張する。しかしながら，前記１(4)ウの認定事実及び１審原告Ｘの上記メール（甲２５）の内容に照らすと，１審原告Ｘの上記メールは，１審原告Ｘの依頼した税理士が１審被告会社に電話をかけた経緯の説明をし，１審被告Ｙを不快にしたことについては謝罪する旨を伝えたものにすぎないことが認められ，また，１審被告会社が上記「御精算書」と題する書面を作成したからといって１審原告Ｘが顧問料の計算方法の変更を承諾したことの裏付けとなるものではない。


したがって，１審被告会社の上記主張は採用することができない。(ウ)以上のとおり，１審被告会社と１審原告Ｘ間の本件基準時変更合意，本件返還合意及び本件相殺合意の成立は認められないから，１審被告会社が平成２４年５月分及び同年６月分の顧問料並びに同年５月９日分の講師料の支払義務を負わないとの１審被告会社の主張は，理由がない。イ次に，１審被告会社は，平成２３年１２月１４日に本件営業譲渡契約を締結した後，１審原告Ｘに対し，繰り返し口頭又はメール（乙２２，２４）で，「Ｓｈａｐｅｓ」標章（原告標章①ないし③）の使用及び競業行為を中止することを要請し，さらに，平成２４年６月２３日にも同様の要請をしたが，１審原告Ｘは，本件顧問契約に反して，自らのパーソナルトレーナー業のために上記標章を使用して，「Ｓｈａｐｅｓ」事業と同種又は類似の営業（競業行為）を行っていたことから，１審被告会社は，同年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」で，１審原告Ｘに対し，本件顧問契約を解除する旨の意思表示をし，本件顧問契約は，上記解除により終了したから，１審被告会社は，同年７月分以降の顧問料の支払義務を負わない旨主張する。
(ア)そこで検討するに，１審被告会社作成の平成２４年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」（甲２６）には，解除事由として，１審原告Ｘが，「①営業権譲渡から半年以上経過した現在も，当社からの催告にもかかわらず，ドメイン名（省略），アメーバ・ブログ（Ｓｈａｐｅｓ），商号（株式会社Ｓｈａｐｅｓ）を変更せずに使用している」こと，「②営業権譲渡後もダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業を営んでいる」ことの記載があるが，１審被告会社が１審原告Ｘに対し，繰り返し口頭又はメールで，「Ｓｈａｐｅｓ」標章（原告標章①ないし③）の使用及び競業行為を中止することを要請し，同年６月２３日にも同様の要請をしたことについては，解除事由として明記されていない。
この点に関し，１審被告Ｙは，原審の本人尋問において，１審被告Ｙが，本件顧問契約締結後，平成２４年６月２３日までの間に，１審原告Ｘに対し，口頭で，「Ｓｈａｐｅｓ」標章の使用及びパーソナルトレーニング等を中止することを求めた旨を供述しているが，１審被告Ｙの上記供述は，１審被告Ｙが中止することを求めた具体的な時期，場所等が判然としないあいまいなものであり，客観的証拠の裏付けも欠くものであるから，措信することはできない。
(イ)次に，上記「顧問契約の解除通知書」（甲２６）記載の解除事由①及び②については，１審原告Ｘは，１審被告会社から，ドメイン名（省略），アメーバ・ブログ（Ｓｈａｐｅｓ）及び商号（株式会社Ｓｈａｐｅｓ）の使用の中止を求める催告を事前に受けたことはないし，１審原告Ｘが個人的に交友関係のある顧客に対してパーソナルトレーニングを実施することは当初から１審被告会社に認められていた旨供述しており，これに沿うように，１審原告Ｘの代理人弁護士作成の１審被告会社あての平成２４年７月１７日到達の内容証明郵便（甲２８の１，２）には，上記①については，「ドメイン名は，…現在も残存しているようですが，通知人は営業譲渡後も直ちに停止措置をとり，全く使用していません。現在残存している理由は不明ですが，再度削除するよう手続しています。」，「アメーバブログについても，通知人は営業譲渡前に停止措置をとり，全く使用していません。」，「商号については，確かに，「株式会社Ｓｈａｐｅｓ」という会社は残存しておりますが，これは，経理処理上残存しているだけであり，対外的に被通知人の事業の障害となるものではありません。会社を残存していることについては，当初から被通知人の承諾を受けているところであ」る，上記②については，「通知人がトレーナーとしての能力を維持するためには，トレーナー育成だけでは不十分であり，実際に現場において指導することが必要であるという観点から行っているものであり，この点についても，既に被通知人から承認されている」旨の記載がある。
さらに，１審被告Ｙが同年３月１６日に１審原告Ｘに送信したメール（乙２２）には，「先日お会いした時に「Ｓｈａｐｅｓ」と検索した時に，www.〈以下略〉のホームページを最上位に表示させたいというお話をさせていただきましたが，なかなか変わりませんので数日前に現在うちで依頼しているｓｅｏ業者何社かに対策を練らせました。」，「それで，昨日に各社から返答があったのですが，www.〈以下略〉からＳｈｐａｅｓのキーワードを削除することが一番簡単で早いという見解をそれぞれから出てきました。」，「Ｘさんのブログや（省略）上にはＸさんとｓｈａｐｅｓが相互に出ていますし，例えば，「Ａプロデュースジム」でＳｈａｐｅｓのロゴマークを画像として載せるなので連動性を高めれば問題ないかと思います。」などの記載があり，上記記載から，１審被告会社及び１審被告Ｙが，１審原告Ｘがその運営するウェブサイトやブログにおいていて原告標章①及び②を使用していることや１審原告Ｘがパーソナルトレーナー業を行っていることを認識した上で，上記ウェブサイトに１審被告会社のロゴマーク（反訴登録商標３ないし原告標章③）の画像を載せることを提案していることを読み取ることができる。以上によれば，１審被告会社は，本件顧問契約の締結後，少なくとも平成２４年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」により本件顧問契約の解除の意思表示をする前までは，１審原告会社が，その商号の変更を行わず，１審原告Ｘがパーソナルトレーニング等を行い，その際に，１審原告Ｘが原告標章①ないし③を使用することを容認していたものと認められる。
(ウ)この点に関し，１審被告会社は，本件営業譲渡契約締結後，平成２４年６月２３日までの間に，１審原告Ｘに対し，繰り返し口頭又はメールで「Ｓｈａｐｅｓ」標章（原告標章①ないし③）の使用及び競業行為を中止することを要請していたことの根拠として，乙２２及び乙２４を挙げている。


しかしながら，乙２２のメール（１審被告Ｙが平成２４年３月１６日に１審原告Ｘに送信したメール）は，上記(イ)記載の内容のものであって，上記メールから，１審被告会社が，１審原告Ｘに対し，「Ｓｈａｐｅｓ」標章の使用及びパーソナルトレーニング等を中止することを求めていることを読み取ることはできない。
また，乙２４のメール（１審被告Ｙが同年６月２１日に１審原告Ｘに送信したメール）は，前記１(4)イ認定のとおり，１審被告Ｙが，「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」のウェブサイトに，Ｓｈａｐｅｓの名称を用いて１審原告Ｘ個人のホームページに顧客を誘導する記事を見つけたことから，１審原告Ｘに対し，「Ｘさんですよね？さすがに不自然ですので（笑）削除をお願いできますか？」などと記載し，ＵＲＬを特定したサイトの削除を求める旨のメールであり，１審原告Ｘに対し，「Ｓｈａｐｅｓ」標章の使用及びパーソナルトレーニング等を中止することを求める内容のものではない。
他に１審被告会社が本件営業譲渡契約締結後，平成２４年６月２３日までの間に，１審原告Ｘに対し，繰り返し口頭又はメールで「Ｓｈａｐｅｓ」標章（原告標章①ないし③）の使用及び競業行為を中止することを要請していたことを認めるに足りる証拠はない。また，同様に，１審被告会社が本件顧問契約の締結後，少なくとも同年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」により本件顧問契約の解除の意思表示をするまでの間に，上記「顧問契約の解除通知書」記載の解除事由①及び②に係る各行為の中止を求めていたことを認めるに足りる証拠はない。(エ)前記(ア)ないし(ウ)によれば，１審被告会社作成の平成２４年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」（甲２６）記載の解除事由①及び②は，本件顧問契約の解除事由に該当する１審原告Ｘの債務不履行を構成するものと認めることはできないから，１審被告会社による同日付けの本件顧問契約の解除は無効である。
したがって，１審被告会社が同年７月分以降の顧問料の支払義務を負わないとの１審被告会社の主張は，理由がない。
(3)以上によれば，１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，本件顧問契約に基づく平成２４年５月分ないし同年９月分の顧問料４１０万５１７０円，同年５月９日分の講師料３万円及び同年６月２３日分の研修交通費２万８１００円の合計４１６万３２７０円）の支払義務を負うものと認められる。したがって，１審原告Ｘの本件顧問契約に基づく顧問料等請求は，上記４１６万３２７０円及びこれに対する平成２４年１２月７日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと認められる。
４争点(1)－ウ（１審原告らの１審被告会社に対する本件営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づく商標権移転登録抹消登録手続請求の成否）について(1)１審原告らは，１審原告らと１審被告会社間の本件営業譲渡契約と１審原告Ｘと１審被告会社間の本件顧問契約は，形式上２個の契約であるが，「Ｓｈａｐｅｓ」の事業を拡大し，１審原告らと１審被告会社の将来的な利益を確保するために締結されたものであり，相互に密接に関連付けられ，いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されないという一体の関係にあるところ，１審原告らは，平成２４年９月２７日，１審被告会社に対し，１審被告会社の本件顧問契約に基づく同年５月分以降の顧問料の支払債務の債務不履行を理由に，本件顧問契約と併せて本件営業譲渡契約を解除する旨の意思表示をしたから，本件営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき，１審被告会社に対し，本訴商標１ないし４について，別紙登記目録１ないし４記載の各移転登録の抹消登録手続を求めることができる旨主張するので，以下において判断する。
ア同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった２個以上の契約から成る場合であっても，それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて，社会通念上，甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には，甲契約上の債務の不履行を理由に，その債権者が法定解除権の行使として，甲契約と併せて乙契約をも解除することができるものと解するのが相当である（最高裁平成８年１１月１２日第三小法廷判決・民集５０巻１０号２６７３頁参照）。そして，２個以上の契約の当事者が異なる場合であっても，その異なる当事者の関係，それらの契約の目的及び内容，契約の締結に至る経緯等を総合的に考慮して，両契約の目的とするところが相互に密接に関連付けられていて，社会通念上，両契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には，同様に，一方の契約上の債務の不履行を理由に，その債権者が，法定解除権の行使として，一方の契約と併せて他方の契約をも解除することができるものと解するのが相当である。イこれを本件についてみると，前記１の認定事実と証拠（甲１０，２３，２４，５７，１審原告Ｘ本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ア)平成２３年１２月１４日，１審原告会社，１審原告Ｘ及び１審被告会社の３者間で本件営業譲渡契約が，１審原告Ｘ及び１審被告会社の２者間で本件顧問契約がそれぞれ締結された。


(イ)１審原告Ｘは，１審原告会社の代表取締役で，かつ，唯一の取締役であり，１審原告会社の経営は，１審原告Ｘが単独で行っていた。(ウ)本件営業譲渡契約（甲２３）は，１審原告会社及び１審原告Ｘの両名が，１審被告会社に対し，「女性専用のダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業（以下「本件事業」という）に関する一切の営業権及び意匠，商標（Ｓｈａｐｅｓ，ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ等），著作権，ノウハウ，ロゴ，キャッチフレーズ（Ｘメソッド，Ａ），ドメイン名（省略）のその他の知的財産・無形財産（以下，すべてあわせて「本件営業権等」という）」を譲渡し（３条），本件営業権等の譲渡代金は，１審被告会社が平成２４年２月末日時点で現に承継した１審原告会社の「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）の顧客に対する未消化のプログラムの前払費用額と同額とし，その譲渡代金請求権と１審被告会社の１審原告会社に対する上記前払費用額に相当する金額の求償権とを対当額で相殺すること（１条，２条３項），１審原告会社と１審被告会社は本件事業に関する本件ライセンス契約４を合意解約すること（５条）などを内容とするものである。
上記前払費用額に係る顧客に対する債務及び上記求償権に係る１審被告会社に対する債務は，いずれも１審原告会社を債務者とするものであって，１審原告Ｘを債務者とするものではなく，本件営業譲渡契約中には，１審原告Ｘが１審原告Ｘに帰属する本件事業に関する一切の営業権及び知的財産・無形財産を１審被告会社に譲渡することによって，１審被告会社から受ける譲渡の対価に関する定めは存在しない。(エ)本件顧問契約（甲２４）は，１審被告会社が，１審原告Ｘが経営する１審原告会社から，本件事業に関する一切の営業権及び意匠，商標，著作権，ノウハウ，トレードマーク，サービスマーク，ロゴ，ドメイン名その他の知的財産・無形財産を譲り受けることに伴い，平成２４年１月１日から１審原告Ｘを１審被告会社の名誉顧問とすること（２条），１審原告Ｘは，名誉顧問として，１審被告会社が譲り受けた本件事業についてアドバイスを行う等して，１審被告会社の事業展開に協力する義務（当該協力義務には，１審原告会社の代表者として，１審原告会社と１審被告会社間の本件営業譲渡契約における１審原告会社の義務の履行を含む。）を負い（３条１項），１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，所定の顧問料（Ｓｈａｐｅｓ「心斎橋店」の売上高の５％，Ｓｈｐａｅｓ「梅田店」の売上高の４％，その他のＳｈｐａｅｓの店舗の売上高の３％）を支払うこと（１条１項）などを内容とするものである。(オ)本件顧問契約に基づいて１審被告会社が１審原告Ｘに対して支払義務を負う上記顧問料の算定方法は，本件営業譲渡契約の５条により合意解約された本件ライセンス契約４（甲１０）に基づいて１審被告会社が１審原告会社に対して支払義務を負っていた「ライセンスフィー」の算定方法（９条）と同一の内容である。
また，本件ライセンス契約４の目的は，１審原告会社が１審被告会社に対して，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「Ａ」の商標・サービスマーク・その他の標章及びダイエット・ボディメイクのノウハウを用いて，統一されたＳｈａｐｅｓブランドのもとに継続して事業を行う権利を与え，その代償として１審被告会社が一定の対価を支払い，相互の繁栄を図ること（１条）にあった。


(カ)本件営業譲渡契約の２条３項に基づいて，１審被告会社が承継した１審原告会社の「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）の顧客（７名）に対する平成２４年２月末日時点のトレーニングプログラムの未消化分の前払費用に係る債務は，合計６１万０５７０円（前記１(3)ウ）であった。ウ(ア)前記イの認定事実によれば，本件営業譲渡契約の契約当事者は，１審原告会社，１審原告Ｘ及び１審被告会社の３者であるのに対し，本件顧問契約の契約当事者は，１審原告Ｘ及び１審被告会社の２者である点で，両契約の契約当事者の一部が異なるが，１審原告Ｘが１審原告会社の代表取締役として１審原告会社の経営を単独で行っていたことに照らすと，１審原告会社は１審原告Ｘの個人事業と実質的に変わらないものといえるから，両契約の契約当事者は，実質的に同一であるといえる。そして，本件営業譲渡契約は，１審原告会社が１審被告会社に対して，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「Ａ」の商標・サービスマーク・その他の標章及びダイエット・ボディメイクのノウハウを用いて，統一されたＳｈａｐｅｓブランドのもとに継続して事業を行う権利を与え，その代償として１審被告会社が一定の対価を支払い，相互の繁栄を図ることを目的とした本件ライセンス契約４を合意解約し，１審原告会社及び１審原告Ｘの両名が，１審被告会社に対し，本件事業に関する一切の営業権及び知的財産・無形財産（本件営業権等）を譲渡し，その譲渡の対価は，１審被告会社が平成２４年２月末日時点で現に承継した１審原告会社の「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）の顧客に対する未消化のプログラムの前払費用額と同額とするという内容のものであるが，１審被告会社が承継した上記前払費用額は，６１万０５７０円であったこと（前記イ(ウ)及び(カ)），本件ライセンス契約４においては，１審原告会社は，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「Ａ」の商標・サービスマーク・その他の標章及びダイエット・ボディメイクのノウハウを使用してライセンス事業を行う権利を１審被告会社に付与することの対価として，１審被告会社から，Ｓｈａｐｅｓ「心斎橋店」（甲１０の９条の「第１店舗目」）の売上高の５％，Ｓｈｐａｅｓ「梅田店」（同条の「第２店舗目」）の売上高の４％及びその他のＳｈｐａｅｓの店舗（同条の「第３店舗目以降」）の売上高の３％のライセンスフィーを受ける権利を有しており，合意解約日の前月である平成２３年１１月の１か月分のライセンスフィーは，別紙ライセンス料及び顧問料支払額欄(1)記載のとおり，４０万７５３０円であったことに照らすと，本件営業譲渡契約が規定する「本件営業権等の譲渡代金」（１審被告会社が平成２４年２月末日時点で現に承継した１審原告会社の「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）の顧客に対する未消化のプログラムの前払費用額と同額）は，１審原告らの本件営業権等の譲渡の対価としては明らかに低額であるといえる。
加えて，①本件営業譲渡契約中には，１審原告Ｘが１審原告Ｘに帰属する本件事業に関する一切の営業権及び知的財産・無形財産を１審被告会社に譲渡することによって，１審被告会社から受ける譲渡の対価に関する定めは存在しないこと（前記イ(ウ)），②一方で，本件顧問契約中には，１審被告会社が，１審原告会社から本件営業権等を譲り受けることに伴い，１審原告Ｘを１審被告会社の名誉顧問とし，１審原告Ｘは，１審被告会社が譲り受けた本件事業について１審被告会社の事業展開に協力する義務（当該協力義務には，１審原告会社の代表者として，１審原告会社と１審被告会社間の本件営業譲渡契約における１審原告会社の義務の履行を含む。）を負い，１審被告会社は，１審原告Ｘに対し，所定の顧問料を支払う旨の条項があること（前記イ(エ)），③本件顧問契約に基づいて１審被告会社が１審原告Ｘに対して支払義務を負う上記顧問料の算定方法は，本件営業譲渡契約の５条により合意解約された本件ライセンス契約４に基づいて１審被告会社が１審原告会社に対して支払義務を負っていた「ライセンスフィー」の算定方法と同一の内容であること（前記イ(オ)），④前記１(3)認定の本件営業譲渡契約及び本件顧問契約の締結に至る経緯によれば，１審原告Ｘは，少なくとも１審原告らにおいて本件ライセンス契約４に基づく「ライセンスフィー」相当額の収入を確保できなければ，１審原告会社及び１審被告会社間の本件ライセンス契約４を合意解約し，１審原告らの有する本件事業に関する一切の営業権及び知的財産・無形財産（本件営業権等）の譲渡に応じる意思はなく，１審被告Ｙ及び１審被告会社も，そのことを十分に認識していたことが認められることを総合すると，本件営業譲渡契約は，１審被告会社が１審原告らからパーソナルトレーニング事業の展開を進めるのに必要な営業権等の譲渡を受け，その代償として，１審被告会社が本件顧問契約に基づいて１審原告Ｘに対して一定の対価を支払い，相互の繁栄を図ることを目的とするという点において，両契約の目的は，相互に密接に関連付けられていて，社会通念上，本件営業譲渡契約のみが履行されるだけでは，契約を締結した目的が全体としては達成されないものと認められる。


そして，１審原告らは，平成２４年９月２７日到達の内容証明郵便（甲３２の１，２）で，１審被告会社に対し，同年５月分以降の本件顧問契約の顧問料の不払を理由に，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約を解除する旨の意思表示をしたこと（前記１(4)カ），上記内容証明郵便が到達した同年９月２７日までに同年５月分ないし同年９月分の顧問料（合計４１０万５１７０円）の弁済期が到来していたこと（前記３(1)，弁論の全趣旨），１審被告会社は，同月４日付け内容証明郵便により，１審原告Ｘに対し，１審被告会社には，本件顧問契約に基づく支払義務が存在せず，過払金の返還請求を求める旨の通知をし（前記１(4)オ），顧問料の支払の意思がないことを表明していたことに鑑みると，１審原告らは，１審被告会社の本件顧問契約に基づく同年５月分ないし９月分の上記顧問料の支払債務の債務不履行（履行遅滞）を理由に，本件顧問契約と併せて，本件営業譲渡契約をも解除することができるというべきであるから，１審原告らが同月２７日にした上記解除は有効であるものと認められる。
(イ)これに対し，１審被告会社は，①１審原告会社は，１審原告Ｘから独立した法人格を有し，その法人格は形骸化しておらず，１審原告Ｘと１審原告会社が実質的に同一であるとはいえないこと，②１審被告Ｙは，本件営業譲渡契約により収入の道を失う１審原告Ｘの生活を維持させるために本件顧問契約を締結したものであり，その際，１審被告Ｙが顧問料率を従来のライセンス料率と同等にしたのは，１審原告Ｘに対する情にすぎず，本件顧問契約がなければ，本件営業譲渡契約の目的を達成し得ないという関係にはないこと，③両契約の目的は，「被告会社によるパーソナルトレーニング事業Ｓｈａｐｅｓのフランチャイズ展開」にあるとはいえず，本件営業譲渡契約は，自ら経営するＳｈａｐｅｓ（旧渋谷本店）の経営に行き詰まった１審原告会社が，旧渋谷本店の未消化債務を含めたＳｈａｐｅｓ事業を１審被告会社に引き継ぐことを目的とする契約であるのに対し，本件顧問契約は，旧渋谷本店からの収入の道を断たれた１審原告Ｘに対して，１審被告会社が１審原告Ｘを雇用することで収入を確保させること目的とする契約であり，両契約はその目的を異にすることなどからすると，本件顧問契約と本件営業譲渡契約とはその目的を異にし，社会通念上，本件営業譲渡契約のみが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないともいえないから，１審原告らが，１審被告会社の本件顧問契約の債務不履行を理由に，両契約を解除することはできない旨主張する。
しかしながら，前記(ア)に説示したのと同様の理由により，上記①ないし③の事情をいずれも認めることができないから，１審被告会社の主張は，採用することができない。
エ(ア)①平成２４年２月１０日，本件営業譲渡契約に基づいて，本訴商標１ないし３について，別紙登録目録１ないし３記載のとおり，１審原告会社から１審被告会社への各移転登録が，本訴商標４について，同目録記載４のとおり，１審原告Ｘから１審被告会社への移転登録がそれぞれ経由されたこと，②その後，本訴商標１の商標登録を取り消す旨の審決の確定により，平成２７年６月５日，本訴商標１の商標登録の抹消登録がされたことは，前記１(3)エ及び(5)イ認定のとおりである。そして，上記②の抹消登録に伴い，本件商標１についての１審原告会社から１審被告会社への別紙登記目録１記載の移転登録は抹消されている。
そうすると，１審原告らは，前記ウ(ア)の本件営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき，１審被告会社に対し，１審原告会社においては本訴商標２及び３について別紙登記目録２及び３記載の各移転登録の抹消登録手続を，１審原告Ｘにおいては本件商標４について同目録４記載の移転登録の抹消登録手続を求めるができるものと認められる。一方で，本訴商標１については，別紙登記目録１記載の移転登録は抹消されているから，１審原告会社は，１審被告会社に対し，上記抹消登録手続を求めることはできないというべきである。
(イ)これに対し，１審被告会社は，①本件営業譲渡契約は，様々な内容を含む複合的な契約であり，かつ，本件営業譲渡契約を前提として新たな法律関係が蓄積されており，本件営業譲渡契約は，継続的契約にも類似するものであるから，本件営業譲渡契約が解除されたからといって，当然に遡及効が発生するものではない，②１審被告会社にとって本件営業譲渡契約により１審原告らから譲り受ける価値のある財産は何ら存在しなかったが，１審被告会社は，既にフランチャイズ展開をしていた１審被告会社のＳｈａｐｅｓのブランドを維持するため，種々の経済的負担をして，本件営業譲渡契約を締結したものであり，このような１審被告会社の経済的負担を回復することなく，本件営業譲渡契約の解除を理由に１審被告会社に本訴商標２ないし４の移転登録の抹消登録手続義務を負わせることは，当事者の公平に反するなどとして，１審被告会社は，本訴商標２ないし４について移転登録の抹消登録手続義務を負わない旨主張する。
しかしながら，上記①の点は，本件営業譲渡契約の解除の遡及効を否定する根拠となるものではないし，また，上記②の点については，前記ウ(ア)の認定事実に照らすと，１審原告らが１審被告会社に対し本件営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき本訴商標２ないし４の移転登録の抹消登録手続義務を求めることが，当事者の公平に反するということもできない。
したがって，１審被告会社の上記主張は採用することができない。(2)以上によれば，１審原告らの１審被告会社に対する商標権移転登録抹消登録手続請求は，１審原告会社において本訴商標２及び３について別紙登記目録２及び３記載の各移転登録の抹消登録手続を，１審原告Ｘにおいて本件商標４について同目録４記載の移転登録の抹消登録手続を求める限度で理由がある。


５争点(2)－ア（１審被告会社の１審原告らに対する反訴商標権１ないし３に基づく差止請求及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の成否）について(1)１審原告らによる原告標章①ないし③の使用等についてア原告標章①（別紙標章目録１記載の標章）及び原告標章②（同標章目録２記載の標章）については，前記第２の２の前提事実(9)ア及びイのとおり，１審原告らは，「省略」(http://〈以下略〉)のウェブサイトにおいて，原告標章①を，「省略」(http://〈以下略〉)のウェブサイトにおいて，原告標章②をそれぞれ使用して，１審原告Ｘの行うパーソナルトレーニング，ダイエット，ボディメイクに関する情報の提供，宣伝広告，受講生の募集，講演の募集等を行っている。
次に，原告標章③（別紙標章目録３記載の標章）については，平成２５年６月１０日時点で，１審原告らは，「http://〈以下略〉」のウェブサイトにおいて，英文の１審原告Ｘの紹介記事と併せて，原告標章③を２か所掲載していたこと（乙２８の③）が認められる。
イ原告標章①は，上段に「姿勢トレ」の文字と下段に「シセトレ」の文字を２段に横書きしてなる反訴登録商標１（別紙反訴商標目録１記載の商標）と同一の構成の標章であり，原告標章②は，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字を標準文字により書してなる反訴登録商標２（同目録２記載の商標）と同一の構成の標章であり，原告標章③は，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字及びその下に小さく表した「ＲｅｂｏｒｎＭｙｓｅｌｆ」の文字と背景模様の図形からなる反訴登録商標３（同目録３記載の商標）と同一の構成の標章である。ウそして，１審原告Ｘの行うパーソナルトレーニング，ダイエット，ボディメイクに関する情報の提供，宣伝広告，受講生の募集，講演の募集等は，パーソナルトレーニング，ダイエット，ボディメイクの指導に当たり，これは，反訴登録商標１ないし３の指定役務中の第４１類「技芸，スポーツ又は知識の教授」又は第４４類「栄養の指導」に含まれるから，１審原告らの前記アの行為は，上記指定役務に反訴登録商標１ないし３を使用する行為に該当する。
(2)権利濫用の成否について
１審原告らは，１審被告会社による１審原告らに対する反訴商標権１ないし３の行使は，権利の濫用として許されない旨主張するので，以下において判断する。
ア前記１，３(2)イ，４(1)イ及びウの認定事実と証拠（甲１０）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ア)１審原告Ｘは，平成１８年ころまでに，自己が開発した立位姿勢における骨盤などの関節角度を調節してトレーニングを行うトレーニング方法を「姿勢トレ」あるいは「シセトレ」，「Ｘメソッド」などと称して，トレーニングの個人指導（パーソナルトレーニング）及びパーソナルトレーナーの養成スクールの事業を行うようになった後，同年５月２３日，健康トレーニング，健康管理の企画及びコンサルタント業務等を目的とする１審原告会社を設立し，その代表取締役に就任し，パーソナルトレーニングジム「Ｓｈａｐｅｓ」（旧渋谷本店）を開店した。以後，１審原告らは，上記各事業活動において，「姿勢トレ」，「シセトレ」，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の各標章を使用していた。
(イ)１審原告会社は，平成２２年４月１６日，１審被告ラスカとの間で，１審原告会社を「ライセンサー」，１審被告ラスカを「ライセンシー」として，本件ライセンス契約１を締結した後，１審被告ラスカの子会社である１審被告会社が本件ライセンス契約１における１審被告ラスカのライセンシーの地位を承継することを目的として，１審被告会社との間で，本件ライセンス契約２を締結し，さらに，本件ライセンス契約２の一部を変更する内容の本件ライセンス契約３及び４を順次締結した。本件ライセンス契約４（甲１０）には，１審原告会社（及び１審原告会社が議決権を１００％有する子会社）は，ボディメイクやダイエットを目的として，女性顧客に対するパーソナルトレーニングを実店舗で行うサービス（ライセンス対象事業）に関し，自ら店舗を展開すること，その他自ら事業を営むことを妨げない旨の定め（３条１項，３項）がある一方で，１審被告会社は，「Ｓｈａｐｅｓ」，「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の標章を，１審原告会社の許諾がある態様以外の態様でこれを使用し，又は自己の商標として商標出願等してはならない旨の定め（８条⑤）がある。
(ウ)１審原告会社は，平成２０年１月２５日，本訴商標２（別紙本訴商標目録２記載の商標）の設定登録（出願日平成１９年３月１２日）を，平成２０年１０月３１日，「Ｓｈａｐｅｓ」の文字とその背景模様の図形からなる本訴商標１（同目録１記載の商標）の設定登録（出願日同年８月２１日）を，平成２２年１０月２９日，「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の文字を標準文字により書してなる本訴商標３（同目録３記載の商標）の設定登録（出願日同年４月２８日）をそれぞれ受けた。(エ)平成２３年１２月１４日，１審原告らと１審被告会社は，本件営業譲渡契約を，１審原告Ｘと１審被告会社は，本件顧問契約をそれぞれ締結した。また，同日，１審原告Ｘと１審被告会社は，本件ライセンス契約４を合意解約した。
本件営業譲渡契約に基づいて，１審原告らの有する「女性専用のダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業（本件事業）に関する一切の営業権及び知的財産・無形財産（前記(ウ)の本訴商標権１ないし３を含む。）は，１審原告らから１審被告会社へ譲渡された。


(オ)１審被告会社は，本件営業譲渡契約の締結及び本件ライセンス契約４の合意解約後の平成２４年２月１日，反訴登録商標１ないし３の各商標登録出願をし，同年７月６日，反訴商標権１ないし３の各設定登録を受けた。１審被告会社は，本件営業譲渡契約締結後，「Ｓｈａｐｅｓ」の店舗のフランチャイズ展開等の事業活動において，反訴登録商標３を新たなロゴマークとして使用するようになった。
(カ)本件顧問契約には，１審原告Ｘは，その名義及び態様の如何を問わず，本件事業と同種又は類似の営業を行ってはならない旨の定め（３条３項）があった。
しかし，１審被告会社は，本件顧問契約の締結後，少なくとも平成２４年７月２日付け「顧問契約の解除通知書」により本件顧問契約の解除の意思表示をする前までは，１審原告会社が，その商号の変更を行わず，１審原告Ｘがパーソナルトレーニング等を行い，その際に，１審原告Ｘが原告標章①ないし③を使用することを容認していた。(キ)１審原告らは，平成２４年９月２７日，１審被告会社に対し，１審被告会社の本件顧問契約に基づく顧問料（同年５月分ないし同年９月分の合計４１０万５１７０円）の支払債務の債務不履行（履行遅滞）を理由に，本件顧問契約及び本件営業譲渡契約を解除する旨の意思表示をし，これにより本件顧問契約及び本件営業譲渡契約は，解除された。イ(ア)前記アの認定事実によれば，①１審原告らは，平成１８年ころから，パーソナルトレーニング，パーソナルトレーナーの養成スクール等の事業活動において，「姿勢トレ」，「シセトレ」，「Ｓｈａｐｅｓ」及び「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」の各標章（原告標章①及び②を含む。）を使用し，平成２３年１２月１４日に本件営業譲渡契約が締結された後も，１審原告Ｘの行うパーソナルトレーニング，ダイエット，ボディメイクに関する情報の提供，宣伝広告，受講生の募集，講演の募集等を行う際に，上記各標章を使用していたこと，②１審被告会社は，本件営業譲渡契約の締結前は，本件ライセンス契約４により，「Ｓｈａｐｅｓ」の標章を自己の商標として商標登録出願をすることが禁止されていたが，本件営業譲渡契約の締結に伴い，本件ライセンス契約４が合意解約されたことにより，反訴登録商標１ないし３の商標登録出願をすることが可能となり，反訴商標権１ないし３の設定登録を受けたものであること，③反訴登録商標１は，本訴商標１との同一の構成の商標であるが，本訴商標１がパーソナルトレーニング，パーソナルトレーナーの養成スクール等の事業活動に関する役務を指定役務としていなかったため，１審被告会社によって上記役務を指定役務として商標登録出願がされ，商標登録されたものであり，反訴登録商標２は，Ｓｈａｐｅｓ（標準文字）の商標であり，原告らの上記事業活動に使用されている標章であるが，商標登録されていなかったため，１審被告会社によって商標登録出願がされ，商標登録されたものであること，④本件営業譲渡契約は，１審原告らによる１審被告会社の本件顧問契約に基づく顧問料の支払債務の債務不履行を理由とする解除により，遡及的に効力を失ったことが認められる。上記①ないし④によれば，１審原告らは，平成１８年ころから，パーソナルトレーニング，パーソナルトレーナーの養成スクール等の事業活動において，原告標章①及び②を使用を開始し，本件営業譲渡契約の締結後も，その使用を継続しているものであり，１審原告らにおいてはその使用の必要性が極めて高いこと，一方で，１審被告会社が反訴登録商標１ないし３の商標登録を受けた経緯は上記のとおりであり，本件営業譲渡契約の締結前には，１審原告会社との関係では，商標登録出願をすることができなかったが，本件営業譲渡契約により商標登録出願をすることが可能となったものであるが，本件営業譲渡契約は，１審被告会社の本件顧問契約に基づく顧問料の支払債務の債務不履行により解除され，遡及的に効力を失い，１審被告会社は，上記解除により原状回復義務を負うに至ったことなどに鑑みると，１審被告会社の反訴商標権１及び２に基づいて，１審原告らがパーソナルトレーニング，ダイエット，ボディメイク，健康管理についての知識の教授の役務（別紙役務目録記載の役務）において原告標章①及び②の使用を禁じることは，当事者間の衡平を著しく欠く結果となるものと認められるから，１審被告会社による１審原告らに対する反訴商標権１及び２の行使は，権利の濫用として許されないというべきである。
他方で，原告標章③については，１審原告らが本件営業譲渡契約の締結前から使用していたものではなく，本件営業譲渡契約締結後に１審被告会社によって商標登録出願がされ，商標登録がされたものであって，本件営業譲渡契約の原状回復義務の対象にならないことに鑑みると，１審被告会社の反訴商標権３に基づいて，１審原告らが上記役務において原告標章③の使用を禁じることは当事者間の衡平を欠くということはできないから，１審被告会社による１審原告らに対する反訴商標権３の行使は，権利の濫用に当たるものと認めることはできない。(イ)これに対し，１審被告会社は，反訴商標権は，１審被告会社が，本件営業譲渡契約締結後に，自ら作成して商標登録出願をして設定登録を受け，１審被告会社の営業努力により，その価値が増大した商標であって，本件営業譲渡契約により１審被告会社が譲り受けたものではないから，本件営業譲渡契約の解除に伴う原状回復の対象とはならないし，現在の「Ｓｈｐａｅｓ」チェーンは，１審被告会社が反訴商標を使用して独自に展開したものであって，原告標章の使用を１審原告らに許すことは，１審原告らに不当な利益を与えることになるなどとして，１審被告会社による反訴請求権１及び２の行使は，権利の濫用に当たらない旨主張する。
しかしながら，前記(ア)で説示したのと同様の理由により，１審被告会社の上記主張は採用することができない。
ウ以上によれば，１審被告会社の反訴商標権１及び２に基づく差止請求（抹消請求を含む。）及び損害賠償請求は，理由がない。
(3)原告標章③に係る請求について
ア差止請求について


①１審原告らが，平成２５年６月１０日時点で，「http://〈以下略〉」のウェブサイトにおいて，英文の１審原告Ｘの紹介記事と併せて，原告標章③を２か所掲載していたことは，前記(1)ア認定のとおりであること，②原告らが別紙役務記載の役務に関する宣伝用のカタログ及びパンフレットに原告標章③を付して頒布したことを認めるに足りる証拠はないことによれば，１審被告会社の反訴商標権３に基づく差止請求（抹消請求を含む。）は，１審原告らに対し，同役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト及びブログに原告標章③の使用の差止めを求める限度で理由があるが，その余の請求は理由がないものと認められる。
なお，前記第１の２(3)（１審被告会社の控訴の趣旨）において，１審被告会社が別紙役務記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト及びブログに原告標章③を付して頒布することの差止めを求める趣旨は，ウェブサイト及びブログにおける原告標章③の使用の差止めを求める趣旨であると解される。
イ損害賠償請求について
(ア)１審原告らは，平成２５年６月１０日時点で，「http://〈以下略〉」のウェブサイトにおいて，英文の１審原告Ｘの紹介記事と併せて，原告標章③を２か所掲載して使用していたが（前記ア），その後，第１審原告らが，平成２５年７月５日に反訴状の送達を受けた後，上記ウェブサイトから，原告標章③の表示を抹消したこと（弁論の全趣旨）が認められる。
そして，１審原告らが，平成２５年６月１０日の前及び同年７月５日以降，上記ウェブサイトにおいて原告標章③を使用していたことを客観的に裏付ける証拠の提出はないことに鑑みると，１審原告らによる上記ウェブサイトにおける原告標章の③の使用期間は，平成２５年６月１０日から同年７月５日までの間と認めるのが相当である。(イ)①１審原告らによる「http://〈以下略〉」のウェブサイトにおける原告標章の③の使用期間は，平成２５年６月１０日から同年７月５日までの１か月未満であること，②その使用態様は，英文の１審原告Ｘの紹介記事と併せて，原告標章③を２か所掲載するというものにすぎないこと（乙２８の③），③１審原告らが原告標章③の使用していた時期において，１審原告Ｘは，個人としてパーソナルトレーニング業を行っていたにすぎないこと，④本件ライセンス契約１ないし３において，当初「Ｓｈａｐｅｓ」の店舗が心斎橋店１店舗にとどまっていた平成２２年１２月から平成２３年７月までのライセンス料額は，別紙ライセンス料及び顧問料支払額(1)記載のとおり，３万６７５０円から１７万０６２５円の範囲にとどまっていたこと，その他本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると，１審被告会社が，１審原告らによる反訴商標権３の侵害行為について，「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」(商標法３８条３項）は，５万円と認めるのが相当である。(4)小括
以上によれば，１審被告会社の反訴商標権３に基づく差止請求（抹消請求を含む。）及び損害賠償請求は，１審原告らに対し，商標法３６条１項に基づき，別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト及びブログに原告標章③を使用することの差止め及び損害賠償５万円の連帯支払を求める限度で理由があるものと認められる。
なお，１審被告会社は，平成２４年１月から平成２５年５月までの１７か月分の商標権侵害に基づく損害金に対する遅延損害金の支払を求めているが(前記第２の４(4)（１審被告会社の主張）ア），同年６月以降の商標権侵害に基づく損害金に対する遅延損害金の支払は求めていない。６争点(2)－イ（１審被告会社の１審原告Ｘに対する過払顧問料返還請求の成
否）について
前記３(2)アのとおり，１審原告Ｘと１審被告会社との間で，本件顧問契約に関し，本件基準変更合意及び本件返還合意が成立したものとは認められないから，１審被告会社の１審原告Ｘに対する過払顧問料返還請求は理由がない。
７結論
以上の次第であるから，１審原告らの本件本訴請求は，１審原告Ｘが１審被告会社に対し，本件顧問契約に基づく顧問料等として４１６万３２７０円及びこれに対する平成２４年１２月７日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を，１審原告らが１審被告会社に対し，１審原告会社において本訴商標２及び３について別紙登記目録２及び３記載の各移転登録の抹消登録手続を，１審原告Ｘにおいて本件商標４について同目録４記載の移転登録の抹消登録手続を求める限度で理由があり，１審被告らに対するその余の本訴請求は理由がない。
また，１審被告会社の本件反訴請求は，１審原告らに対し，別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブサイト及びブログに原告標章③を使用することの差止め並びに損害賠償５万円の連帯支払を求める限度で理由があるが，その余の反訴請求は理由がない。
したがって，原判決は，一部不当であるから，１審原告Ｘ及び１審被告会社の控訴に基づき，原判決を主文第１項のとおり変更し，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官      大鷹一   郎
裁判官      大西勝   滋
裁判官      神谷厚   毅
（別紙）
本訴商標目録
１登録番号      商標登録第５１７７８０９号
商標の構成
登録出願日   平成２０年８月２１日
設定登録日   平成２０年１０月３１日
指定役務    第４１類「フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングに関する教授，フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングに関する施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，スポーツの興行の企画・運営又は開催，運動用具の貸与，録画済み記録媒体
の貸与」
２登録番号      商標登録第５１０７８９７号
商標の構成
登録出願日   平成１９年３月１２日
設定登録日   平成２０年１月２５日


指定商品    第１０類「おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサ
ージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき」
３登録番号      商標登録第５３６３８７８号
商標の構成   ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ（標準文字）
登録出願日   平成２２年４月２８日
設定登録日   平成２２年１０月２９日
指定役務    第４１類「フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する教授，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，スポーツの興行の企画・運営又は開催，運動用具
の貸与，録画済み記録媒体の貸与」
４登録番号      商標登録第５３６３８７９号
商標の構成   尾関紀輝（標準文字）
登録出願日   平成２２年４月２８日
設定登録日   平成２２年１０月２９日
指定役務    第４１類「フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する教授，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，スポーツの興行の企画・運営又は開催，運動用具
の貸与，録画済み記録媒体の貸与」
（別紙）
登録目録
１甲区順位番号２番
［特定承継による本権の移転］
受付年月日      平成２４年２月１０日
受付番号       ００１８８８
登録名義人      株式会社ＳｈａｐｅｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
２甲区順位番号２番
［特定承継による本権の移転］
受付年月日      平成２４年２月１０日
受付番号       ００１８８８
登録名義人      株式会社ＳｈａｐｅｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
３甲区順位番号２番
［特定承継による本権の移転］
受付年月日      平成２４年２月１０日
受付番号       ００１８８８
登録名義人      株式会社ＳｈａｐｅｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
４甲区順位番号２番
［特定承継による本権の移転］
受付年月日      平成２４年２月１０日
受付番号       ００１８８９
登録名義人      株式会社ＳｈａｐｅｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
（別紙）
役務目録
「パーソナルトレーニング」
「ダイエット，ボディメイク，健康管理についての知識の教授」
（別紙）
標章    目録
シセトレ
Ｓｈａｐｅｓ
（別紙）
反訴    商標    目録
１登録番号     商標登録第５５０６２６４号
商標の構成
登録出願日   平成２４年２月１日
設定登録日   平成２４年７月６日
指定役務    第４１類「技芸・スポーツ又は知識の教授，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する知識の教授，フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングの個人指導，運動施設の提供，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，運動用具の貸与，録画済み記録媒体の貸与」
第４４類「美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，エステティックサロンにおける美容，エステティックサロン用の機械器具の貸与，日焼け施設の提供，アロマテラピーの提供，美容・理容に関する情報の提供，美容・理容に関する指導及び助言，美容院・エステティックサロン・ネイルサロン・美顔サロンに関する情報の提供，ダイエットの個人指導」
２登録番号      商標登録第５５０６２６７号
商標の構成   Ｓｈａｐｅｓ（標準文字）
登録出願日   平成２４年２月１日
設定登録日   平成２４年７月６日
指定役務    第４１類「技芸・スポーツ又は知識の教授，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する知識の教授，フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングの個人指導，運動施設の提供，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開
催，運動用具の貸与，録画済み記録媒体の貸与」
第４４類「美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，エステティックサロンにおける美容，エステティックサロン用の機械器具の貸与，日焼け施設の提供，アロマテラピーの提供，美容・理容に関する情報の提供，美容・理容に関する指導及び助言，美容院・エステティックサロン・ネイルサロン・美顔サロンに関する情報の提供，ダイエットの個人指導」
３登録番号      商標登録第５５０６２６３号
商標の構成
登録出願日   平成２４年２月１日
設定登録日   平成２４年７月６日
指定役務    第４１類「技芸・スポーツ又は知識の教授，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する知識の教授，フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングの個人指導，運動施設の提供，フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開
催，運動用具の貸与，録画済み記録媒体の貸与」


平成２８年２月１６日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第２２６０３号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月３日
判決
原   告株式会社ジャパンコーラー
同訴訟   代理人   弁護士    神田知宏
角田政芳
田   村   有加吏
被   告日鉄住金物産マテックス株式
会社
同訴訟   代理人   弁護士    長嶋憲一
広津佳子
杉本博哉
堀口雅則
主文
１被告は，原告に対し，１８０万円及びこれに対する平成２５年１１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを５分し，その１を原告の，その余を被告の各負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２５年１１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，別紙カタログ目録記載１のカタログ（以下「原告カタログ」という。）の著作権者である原告が，同目録記載３のカタログ（以下「被告カタログ」という。）を被告が作成，配布した行為が原告の著作権（編集著作物である原告カタログ全体並びにこれに掲載された文章及び図表に係る複製権又は翻案権及び譲渡権）並びに著作者人格権（氏名表示権及び同一性保持権）の侵害に当たると主張して，被告に対し，民法７０９条及び著作権法１１４条２項，３項に基づき，損害賠償金の一部である１０００万円及びこれに対する不法行為の後である平成２５年１１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，書証の枝番は省略する。以下同じ。）
⑴当事者
ア原告は，アメリカ合衆国のＫｏｈｌｅｒ    Ｃｏ．（以下「米国コーラー社」という。）の日本正規代理店として，米国コーラー社製品の輸入販売を行う株式会社である。（甲３）
イ被告は，鉄鋼・非鉄その他金属の製造加工関連設備，機器及びそれらの関連資材の販売，仕入販売代行業及び輸出入業等を行う株式会社であり，米国コーラー社の販売代理店である。
⑵原告カタログ
ア   原告は，原告カタログの旧版である別紙カタログ目録記載２のカタログ（以下「旧原告カタログ」という。）を制作する際，①株式会社フェアグラウンドに対して製品説明の文章の作成を，②Ｘに対してレタッチ及び写真撮影を，③株式会社ＭＯＮＤＥＳＩＧＮＪａｐａｎ（以下「モンデザイン」という。）に対して全体的なデザインをそれぞれ依頼し，上記①につき平成２３年４月頃，②につき同年５月頃，③につき同年６月頃，各成果物を受領し，その際，各成果物に係る著作権の譲渡を受けた。（甲９，１５，２１）
原告代表者及び従業員は，職務上，原告カタログを企画して作成し，平成２５年１月３０日，原告名義を付して完成させた。その際，原告の従業員らは，上記のデザインを利用した上でレイアウト作業をモンデザインにさせるとともに，上記の写真の一部及び製品説明の文章を利用して原告カタログを作成した。モンデザインは，原告に対し，上記レイアウト作業に係る成果物の納品時に，この成果物の著作権を譲渡した。
（甲３，１５）
イ原告カタログは，顧客に対して無償で配布されるものである。ウ原告カタログには，別紙侵害部分対照表の番号１から１８までの「原告表現」欄に記載された配列，製品，文章及び図表（以下，それぞれを同対照表の番号に従い「原告表現１」などという。）が掲載されている。原告表現１～３はカタログに掲載する製品等の選択配列に係る編集物，原告表現４～１２は製品説明等の文章，原告表現１３～１８は図表である。エ原告カタログは，米国コーラー社の「Ｉｎ    ｔｈｅＢａｔｈｒｏｏｍ」及び「Ｉｎｔｈｅ    Ｋｉｔｃｈｅｎ」と題するカタログ（以下「ＵＳカタログ」という。）等の記載から製品を選択して掲載したものである。ＵＳカタログ記載の製品及び原告カタログ記載の製品は，別紙ＵＳカタログ品番目録（バス）及び同（キッチン）記載のとおりである。
⑶被告カタログ
ア被告は，被告カタログを作成し，平成２５年１０月頃，発行した。イ被告カタログは，顧客に対して無償で配布されるものである。ウ被告カタログには，別紙侵害部分対照表の番号１から１８までの「被告表現」欄に記載された配列，製品，文章及び図表（以下，それぞれを同対照表の番号に従い「被告表現１」などという。）が掲載されている。一方で，被告カタログに原告の名称は記載されていない。
２争点
⑴原告表現１～１８の著作物性（なお，被告は，被告カタログの作成に当たり原告カタログを参考にしたことを認めており，原告の著作権・著作者人格権侵害の主張に対し著作物性以外の点は具体的に争っていない。）
⑵損害額
３争点についての当事者の主張
⑴争点⑴（原告表現１～１８の著作物性）について
（原告の主張）
ア編集物（原告表現１～３）について
原告カタログにおいては，米国コーラー社の製品の魅力を伝えつつ，製品を選びやすいカタログにするという独自の編集方針に従い，ＵＳカタログの各名称を大分類とし，別紙ＵＳカタログ品番目録（バス）及び同（キッチン）記載のとおり，ＵＳカタログのうち一部の中分類を選択配列し，日本の住宅事情，生活習慣，顧客の嗜好や米国コーラー社の製品らしさその他の事情を考慮して製品を選んで配列し，小分類を決定した。また，各製品の掲載に当たっては，ある品番の製品につき，その価格，重量，容量，サイズ，材質，カラー，洗浄水量，付属品及び当該品番の指定色と一致した製品写真の組合せを製品情報の一単位とし，これを１ページ当たり横方向に２個，縦方向に５個の１０個配置するとともに，製品のイメージが伝わる写真を適宜配置した。このような素材の選択及び配列には著作物性がある。


イ言語表現（原告表現４～１２）について
原告表現４～１２は，製品の基本情報を基にして株式会社フェアグラウンドが新たに個性を発揮して創作したものであるから，著作物性がある。
ウ図表表現（原告表現１３～１８）について
原告表現１３（図表１）は，特に，左側の「マークのご案内」欄のうちサイズバリエーションのある製品及び新製品を示す各マークが独自に創作したもの，右側の部分が原告カタログの編集方針に従って選択された中分類の項目ごとに製品情報の表示例を示してその項目に説明を加えたものであって，その具体的な表現について，原告の個性が発揮されている。原告表現１４（図表２）は，比較的新しい製品であるアンダースコアシリーズについて，サイズ，重量及び容量，品番，価格，税込価格，材質及びカラーを具体的に表現したものであって，原告の個性が発揮されている。原告表現１５（図表３）は，原告カタログの編集方針に従って選択，配列されたトイレシートの品番順にその機能を一覧表にまとめ，機能の内容が分かるように写真及び説明を加えるなどしており，原告の個性が発揮されている。
原告表現１６（図表４）は，原告カタログの編集方針に従って選択，配列されたバスの品番順に，原告カタログ中の掲載ページ，品番，部材の名称及び品番並びに価格を具体的に表現したものである。原告表現１７及び１８（図表５及び６）は，色見本として色の分かる四角形の写真，色の名称及び色番号を表示したもので，原告の個性が発揮されている。
（被告の主張）
ア編集物（原告表現１～３）について
原告が主張する日本の住宅事情その他の事情は，いずれも米国コーラー社の製品を扱う関係者の間では常識的なものであり，これに基づく分類や品番その他の選択，配置は，ごく一般的なものであるか，こうした関係者にとってありふれたものである。また，日本市場における売れ筋の製品を選択する必要があることや，製品の写真が米国コーラー社から提供されたものであることからすれば，製品写真やイメージ写真の組合せなどが類似することはやむを得ない。
したがって，原告が主張する素材の選択，配列に創作性はない。
イ言語表現（原告表現４～１２）について
原告表現４～１２は，ＵＳカタログの英文による説明を参照して作成したものであるから，創作性がない。
個別に述べると，原告表現５は，一般的な説明が中心であるか，米国コーラー社のパンフレットにも同様の記載が見られるもの，米国コーラー社が用いる陶土の特徴や製品のカラーバリエーションに言及しているにすぎないもの，米国コーラー社の節水に関する受賞歴を表示したにすぎないものである。原告表現６～８，１１及び１２は，米国コーラー社のパンフレット又はウェブサイトにも同様の記載が見られるものである。原告表現９及び１０は，独自性を認めることができる一方，比較的短文であるから，直ちに創作性を認めることはできない。
ウ図表表現（原告表現１３～１８）について
原告表現１３は，米国コーラー社製品の品番の構成や，同一製品におけるバリエーション，節水効果の高い製品や代表的な素材である鋳物ホーロー製品について特別なマークを用いて表示したものであるが，米国コーラー社製品に関する事柄を説明するには，原告表現１３に記載されている項目に分類し，製品の分類ごとの表示を例示することが不可欠となるし，原告が考案したマークはありふれたものであるから，創作性がない。原告表現１４は，アンダースコアシリーズの重量その他の項目をサイズの小さい順に列記したものであり，製品カタログにおいて一般的に採用されるものであって，誰が作成しても同様の表になるから，創作性がない。原告表現１５は，製品の機能に着目し，印を用いて機能の有無を表示する方式の表は製品カタログにおいて一般的に採用されるものである上，機能を説明するための写真は米国コーラー社のウェブサイトで用いられている写真がそのまま使用されているにすぎないから，創作性がない。原告表現１６は，カタログのページごとに，品番，部材名称，部材品番及び価格をまとめたにすぎず，製品カタログにおいて一般的に採用されるものであるから，これらを一つの表にまとめると原告表現１６のようになることは不可避であって，創作性がない。
原告表現１７及び１８は，ＵＳカタログなどにおいても色の写真，名称及び番号を表示する形式で掲載されていることから明らかなように，製品カタログにおいて一般的に採用されるものであるから，創作性がない。
⑵争点⑵（損害額）について
（原告の主張）
ア著作権侵害による損害
著作権法１１４条２項に基づく損害
同項にいう「利益」には消極的利益も含まれると解すべきところ，原告が原告カタログを第三者に利用許諾することは想定されないから，被告は，原告と同じ労力及び費用をかけて原告カタログと同じ水準のものを制作するか，原告が納得するに十分な対価，すなわち原告カタログの制作費を超える対価を支払って原告から利用許諾を得る必要があった。原告が原告カタログ及びこれの基となった旧原告カタログの制作のために要した費用は，他社に依頼した分が３００万３０００円，自社内の従業員の作業等に要した分が７３４万６３０４円の合計１０３４万９３０４円である。なお，当初から原告カタログを作成したとすれば，他社に依頼した分につき２５６万２０００円，自社内の作業等につき４６１万７６７７円の合計７１７万９６７７円を要したと算定できる。こうした事情を踏まえると，少なくとも原告カタログの作成費用７１７万９６７７円が「利益」に該当するから，うち７００万円を損害として請求する。
同条３項に基づく損害
られないとしても，原告カタログも被告カタ
ログも無償で頒布されていることを踏まえると，原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は，原告カタログの原版の複製又は翻案を許諾する対価である上記原告カタログの作成費用を下らないし，原告カタログのアイディアやノウハウに付加価値がついていることなどを踏まえると１５００万円を下らないから，うち７００万円を損害として請求する。
他の損害（同法１１４条の５に基づく主張）
原告が著作権の行
使につき受けるべき金銭の額に相当する額（利用許諾料相当額）の損害とは別に，被告カタログを頒布した行為により原告の顧客が奪われたものであり，これによって損害が発生したというべきである。これによって生じた損害額を立証するために必要な事実を立証することは極めて困難であるものの，３００万円を下らない。
イ著作者人格権侵害による損害
被告は，原告カタログを複製又は翻案して被告カタログを作成する際，原告の名称を表示せず，かつ，原告カタログを一部修正したから，原告の氏名表示権及び同一性保持権を侵害する。これによって，原告に２００万円の損害が生じた。
ウ弁護士費用


原告は，本件訴訟を提起するに当たり，弁護士に依頼せざるを得なかったところ，これによって生じた費用のうち，被告の行為によって通常生ずべき損害に当たる部分は，１００万円を下らない。
（被告の主張）
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１争点⑴（原告表現１～１８の著作物性）について
⑴編集物（原告表現１～３）について
ア別紙ＵＳカタログ品番目録，大・中・小分類対比目録及びレイアウト対比目録，証拠（甲２１）並びに弁論の全趣旨によれば，原告カタログは，ＵＳカタログの各題号を大分類とした上，日本の住宅事情，生活習慣，原告担当者の経験に基づく米国コーラー社らしさに関する認識その他の事情を考慮してＵＳカタログにおける中分類の一部を選択した上でこれと異なる順に配列し，各中分類に含まれる製品及び小分類の一部を選択して配列したものであり，ページごとの構成は，製品を２列及び５行に配列する構成その他の基本的な構成を決めた上で，適宜写真を挿入するなどしてこれを変化させた構成を設けたものと認められる。
したがって，原告カタログに掲載する製品の分類，選択及び配列に作成者の個性が表現されているということができるから，これら選択及び配列は，思想又は感情を創作的に表現したものと認めるのが相当である。イ原告は，特定の製品につき価格，サイズ，材質等と製品写真を基本情報とした点にも創作性があると主張するが，製品のカタログにおいてはこうした情報を掲載するのが一般的であることを踏まえると，この点について作成者の個性が表現されているということはできない。ウ他方，被告は，上記アは米国コーラー社の製品を扱う関係者の間では常識的な事情に基づくごく一般的な分類や配置であり，創作性がないと主張する。しかし，具体的な分類の態様，製品の配列等が米国コーラー社製品を扱う者にとって常識であるとうかがわせる証拠はなく，被告の主張を採用することはできない。
エ原告表現１～３（上記イの部分を除く。）と被告表現１～３を対比すると，被告表現１及び２は，小分類名，品番及び製品名の選択配列のうち一部（別紙大・中・小分類対比目録及び同品番・製品名対比目録において「原告カタログ」欄と「被告カタログ」欄を結ぶ直線のないもの）を除き，原告表現１及び２と同一であると認められる。また，被告表現３は，赤枠で囲まれた部分以外は写真や文字のフォント等に一部異なる点があるが，概ね原告表現３に一致している。そして，被告カタログの作成に当たり被告が原告カタログを参考にしたことを認めていることに照らすと，被告表現１～３は，原告カタログに依拠して作成されたものであって，上記原告表現１～３の複製に当たると判断するのが相当である。
⑵文章（原告表現４～１２）について
ア原告表現４は米国コーラー社の歴史の概要とアメリカや日本における顧客，製品の種類等について述べるもの，原告表現５は原告カタログに掲載された製品の素材について説明するもの，原告表現６～１２は原告カタログに掲載された製品のうち特定のシリーズの特徴を紹介するものであって，別紙言語表現対比目録の原告カタログ欄記載のとおり，いずれもその言葉の選択及び表現方法に工夫がみられるから，これらの各表現は作成者の思想又は感情を創作的に表現したものと認められる。
イこれに対し，被告は，ＵＳカタログの英文を参照したものであること，一般的な説明が含まれていること，比較的短文であることを理由に，原告表現４～１２が著作物性を欠く旨主張するが，これらに記載された内容を文章化するに当たり個別の言葉や表現に選択の幅があるといえるから，被告の主張は失当である。
ウ原告表現４～１２と被告表現４～１２を対比すると，被告表現４は原告表現４と大きく異なるが，被告表現５～１２は，わずかに別紙言語表現対比目録の下線部が異なるほかは，いずれも原告表現５～１２と同一である。したがって，被告表現５～１２は原告表現５～１２の複製に当たると判断するのが相当である。
⑶図表（原告表現１３～１８）について


ア原告表現１３（図表１）は，１頁全体を縦方向に均等に２分割し，左側に上から「品番について」，「カタログの表示について」，「マークのご案内」，「製品について」の説明を順次記載し，右側に上記「カタログの表示について」の記載項目に対応する製品写真，製品名その他の記載の例として，上から「〈バスの場合〉」，「〈水栓，シャワー，トイレの場合〉」，「〈洗面器の場合〉」，「〈キッチンシンクの場合〉」を記載したものである。こうした表現は，製品カタログに記載される情報を分かりやすく１ページにまとめて表現する点において表現上の工夫があるから（なお，ＵＳカタログには原告表現１３に対応する図表は見当たらない。甲１１），作成者の思想又は感情を創作的に表現したものと認めるのが相当である。原告表現１７（図表５）は「Ｂａｔｈｒｏｏｍ」及び「Ｓｈｏｗｅｒｉｎｇ」の分類に属する製品の色又は表面加工について，原告表現１８（図表６）は「Ｋｉｔｃｈｅｎ」の分類に属する製品の色及び表面加工について，それぞれを正方形の枠内に示して整列させたものであり，製品の色や表面加工の種類を分かりやすく一覧できるようにまとめてある点において表現上の工夫があるから（なお，ＵＳカタログに掲載された色見本は，色の分類及び配列順並びに枠の形状が原告表現１７及び１８と異なっている。甲１１），作成者の思想又は感情を創作的に表現したものと認められる。イ一方，原告表現１４（図表２）は「アンダースコア    バス」の製品につき，サイズ，重量及び容量，品番，価格，税込み価格，材質並びに色を，原告表現１５（図表３）はトイレシートの機能の有無及びその解説を，原告表現１６（図表４）は原告カタログ９～２１頁に掲載された製品の品番に対応する部材の名称，品番，価格及び税込み価格をそれぞれ表形式で整理したものであるところ，製品に関する情報を表形式で整理することが一般的であることに加え，その表現も文字又は写真を黒色の細罫線又は太罫線で区切ったありふれたものであるといわざるを得ないから，これらの点に作成者の個性が発揮されているということはできない。ウこれに対し，原告は，原告表現１４～１６につき，製品を紹介するためにあえてこのような図表形式を採用した点や，掲載する製品等の選択及び配列に創作性がある旨，被告は，原告表現１３，１７及び１８につき，米国コーラー社製品について説明するにはそのような表現が不可欠であり，又は製品カタログにおいて一般的な表現である旨主張するが，以上に説示したところに照らし，いずれも採用することはできない。エ原告表現１３，１７及び１８と被告表現１３，１７及び１８を対比すると，別紙図表対比目録記載のとおり，被告表現１３は文字のフォント又は色，写真，罫線の太さ又は色の一部のみが，被告表現１７及び１８は正方形枠の面積が異なるほかはいずれも同一であると認められる（甲３，５）。したがって，被告表現１３，１７及び１８は原告表現１３，１７及び１８の複製に当たると判断するのが相当である。
⑷著作権及び著作者人格権の侵害の成否
以上によれば，被告表現１～３，５～１３，１７及び１８を含む被告カタログを作成した行為は原告表現１～３（前記⑴イの部分を除く。），５～１３，１７及び１８に係る原告の複製権の侵害に，被告カタログを配布した行為は譲渡権の侵害に当たる。また，その一部を改変した点において原告の同一性保持権を，被告カタログに原告の名称を表示しなかった点において氏名表示権を侵害するというべきである。
２争点⑵（損害額）について
⑴著作権侵害に基づく損害
ア著作権法１１４条２項に基づく損害
原告は，著作権法１１４条２項にいう「利益」には消極的利益も含まれることを前提に，少なくとも原告カタログの作成費用が被告の「利益」に該当すると主張する。
そこで判断するに，同項は，著作権侵害行為による侵害者の利益額を権利者の損害額と推定することによって損害額の立証負担の軽減を図る趣旨の規定であるから，同項所定の「利益」は「損害」に対応するものであることが前提となると解される。ところが，原告は被告による著作権侵害行為の有無にかかわらず原告カタログの作成費用の負担を免れないのであるから，原告カタログの一部を複製して被告カタログを作成したことにより被告が当該部分に関する作成費用の支出を免れたとしても，そのために原告に原告カタログの作成費用に相当する額の損害が生じたということはできない。そうすると，上記の支出を免れたことによる被告の利益は，同項所定の「利益」となり得ないというべきである。
イ同条３項に基づく損害
原告は，原告カタログも被告カタログも無償で頒布されていることを踏まえると，原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額の損害が発生しており，その額は原告が原告カタログの複製を許諾する対価，すなわち，原告カタログの作成費用に基づいて算定されるべきであると主張する。
そこで判断するに，前記前提事実⑴のとおり，原告と被告は共に米国コーラー社の我が国における販売代理店であって，競合関係にあるから，原告が原告カタログの全部又は一部の複製を被告に対して許諾することは通常考えられないところである。そうすると，被告による前記複製権及び譲渡権の侵害行為により原告に損害が発生したとみることができるから，原告は被告に対し著作権の行使につき受けるべき金銭の額の損害賠償を請求し得ると解するのが相当である。