(2)本件特許権１及び同２
ア原告は，次の内容の本件特許権１を有している。
登録番号    特許第２８９８８９３号
発明の   名称    建築用パネル
出願日    平成６年１２月２１日
登録日    平成１１年３月１２日
特許請求   の範囲     別紙特許第２８９８８９３号公報の
【特許請求の範囲】欄記載のとおり
イ原告は，次の内容の本件特許権２を有している。
登録番号    特許第３４５５６６９号
発明の   名称    壁パネルの下端部の支持構造
出願日    平成１０年２月９日
登録日    平成１５年７月２５日
訂正審   決日    平成２６年１２月１８日
本件特許２については，上記のとおり，訂正審判事件（訂正２０１４－３９０１７３）の平成２６年１２月１８日付け審決（平成２７年１月６日確定）により訂正が認められており，同訂正の確定により，本件明細書２の特許請求の範囲が別紙訂正明細書の【特許請求の範囲】欄に記載のとおりのものとして，特許がされたものとみなされた（甲３７の１・２，６５，６６）。
(3)本件発明１及び同２
ア本件発明１（本件明細書１の特許請求の範囲の請求項１記載の発明）を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件１Ａ」などという。）。
１Ａ：金属薄板材からなる方形の表面材と裏面材との間に断熱用芯材を挟持した
パネルであって，
１Ｂ：パネルの一端側には芯材端部より突出した雌型係合部が形成され，対向する他端側には表裏両面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部に続く雄型係合部が形成され，隣接するパネルと嵌合接続が可能とされた建築用パ
ネルにおいて，
１Ｃ：この嵌合接続方向に直角な方向の表面材の両端部が芯材の側面に沿ってＬ型に折り曲げられると共に，更にその先端が芯材厚みの中間部からパネルの表面方向と平行になるように再度Ｌ型に折り曲げられて，全体としてパネルの嵌合方向と直角方向の側面から表面材の先端が突出された接合部材
を有し，
１Ｄ：芯材の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部を，雄型係合部の屈曲段差部を設けた
位置のパネルの側面に形成してなる
１Ｅ：ことを特徴とする建築用パネル。
イ本件発明２（本件明細書２の特許請求の範囲の請求項１記載の発明）を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件２Ａ」などという。）。
２Ａ：壁パネルの上端部に嵌合凹部もしくは嵌合凸部の一方を形成するとともに下端部に嵌合凹部もしくは嵌合凸部の他方を形成し，壁パネルの下端に下位の壁パネルの上端部の表面部を覆う覆い片を垂下した壁パネルの下端部
の支持構造であって，
２Ｂ：スタータを，覆い片の背部の凹所に係入する係入片と，凹所よりもパネル背方のパネル下端面を受ける受片と，受片より下方に垂下されて壁下地に取付ける取付け片と，取付け片より前方に延出されて覆い片の下端と家屋構造部との間に充填するコーキング剤をバックアップするバックアップ片
とで構成し，
２Ｃ：壁下地にスタータを取付け，スタータの受片にて壁パネルの下端部を支持
し，
２Ｄ：スタータのバックアップ片と家屋構造部との間にバックアップ材を装填し
て成る
２Ｅ：ことを特徴とする壁パネルの下端部の支持構造。
(4)被告の行為
被告は，遅くとも平成２４年１２月までに，被告製品１－１の輸入，使用，譲渡及び譲渡の申出を開始した。
被告は，遅くとも平成２３年１０月までに，被告製品１－２の輸入，使用，譲渡及び譲渡の申出を開始した。
被告は，少なくとも平成２４年頃，被告製品４－１を輸入し，使用し，譲渡し，譲渡の申出をしていた。
被告は，遅くとも平成２３年９月までに，被告製品４－２の輸入，使用，譲渡及び譲渡の申出を開始した。
(5)被告各製品の構成
被告各製品の構成（被告が，被告各製品の付属品として販売していることを認めているスタータの形状を含む。）を本件発明１及び同２の各構成要件と対比し易いように示すと，別紙被告製品説明書１及び同２に記載のとおりとなる（ただし，これらの記載のうち，下線部分の表現の当否には争いがあり，被告は，同１の「３．構成の説明」のうち「１ｄ」の構成を被告各製品が有すること，同２の「３．構成の説明」のうち「２ｂ」の「Ｌ字部８」が「凹所４」に「入る」こと，同「２ｂ」の「シーリング２３」が「覆い片３の下端とサッシ１９又は水切り３０との間」に充填するものであることを認めていない。）。
なお，被告は，被告各製品が本件発明１の構成要件１Ｂ，１Ｃ及び１Ｅを充足すること，並びに，被告各製品を使用して生産される壁パネルの下端部の支持構造（以下「被告支持構造」という。）が，本件発明２の構成要件２Ａ，２Ｃ，２Ｄ及び２Ｅを充足することにつき，争っていない。
３争点
(1)被告各製品は本件発明１の技術的範囲に属するか（争点１）ア被告各製品は構成要件１Ａを充足するか（争点１－１）イ被告各製品は構成要件１Ｄを充足するか（争点１－２）(2)本件発明１についての特許は無効理由（記載要件違反）が存在するとして特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点２）(3)被告支持構造は本件発明２の技術的範囲に属するか（争点３）(4)被告が被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害し，又は侵害する行為とみなされるか（争点４）(5)本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認
められるか（争点５）
ア無効理由１（記載要件違反）は認められるか（争点５－１）イ無効理由２（乙第３２号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか（争点５－２）
(6)本件特許権１又は同２の侵害により原告が受けた損害の額（争点６）
４争点に対する当事者の主張


(1)争点１－１（被告各製品は構成要件１Ａを充足するか）について
【原告の主張】
別紙被告製品説明書１のとおり，被告各製品は，カラーガルバリウム鋼板からなる方形の表面材１０と裏面材２０との間に，芯材３０を挟持したパネルであるところ，同芯材３０は，被告製品１－１及び同１－２においてはフェノールフォーム３１と石膏ボード３２からなり，被告製品４－１及び同４－２においてはフェノールフォーム３１からなる。
ここで，カラーガルバリウム鋼板が「金属薄板材」であることは明らかであるし，フェノールフォームが断熱性を有することは争いがないから，被告製品４－１及び同４－２が構成要件１Ａ（「金属薄板材からなる方形の表面材と裏面材との間に断熱用芯材を挟持したパネルであって，」）を充足することは明らかである。また，前記のとおり，被告製品１－１及び同１－２においては，芯材３０がフェノールフォーム３１と石膏ボード３２から構成されているが，フェノールフォーム３１を有することから，同芯材３０が，構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」に当たることは明らかである。この点について，被告は，構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」が単一の部材である場合に限定される旨主張するが，本件明細書１の特許請求の範囲にはそのような限定はないし，同明細書の他の部分の記載を参酌したとしても，そのような限定解釈をすべき理由があるとはいえないから，被告の主張は失当である。
【被告の主張】
被告各製品のうち，被告製品１－１及び同１－２においては，芯材３０は，フェノールフォーム３１と石膏ボード３２から構成されているところ，石膏ボードは建築用途における断熱材に当たらない。構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」について，本件明細書１には，複数の部材からなることを想定した記載はないから，フェノールフォーム３１と石膏ボード３２からなる芯材３０は，構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」には当たらないと解すべきである。
したがって，被告製品１－１及び同１－２は，本件発明１の構成要件１Ａを充足しない。
(2)争点１－２（被告各製品は構成要件１Ｄを充足するか）について
【原告の主張】
ア被告各製品の構成は，別紙被告製品説明書１のとおりであり，同説明書の「１４」部分に，表面材が内側に屈曲した段差部（パネルの側面のうち雄型係合部付近が約４ｍｍ凹んでいる。甲２８の１・２）を有しているから，構成要件１Ｄ（「芯材の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部を，雄型係合部の屈曲段差部を設けた位置のパネルの側面に形成してなる」）を充足することが明らかである。
イ被告の主張について
被告は，構成要件１Ｄにいう「屈曲段差部」を「表面材を略直角に折り曲げ，さらに略直角に折り曲げて形成する段差部」と解釈するべきであると主張するが，本件明細書１の特許請求の範囲にはそのような限定はないし，同明細書の他の部分の記載を参酌したとしても，そのような限定解釈をすべき理由があるとはいえないから，被告の主張は失当である。
また，被告は，別紙被告製品説明書１の「１４」部分は，表面材を折り曲げた際に生じた「しわ」にすぎないと主張するが，当該「しわ」の上部に位置する側面部が，同「しわ」の下部に位置する側面部に比して約４ｍｍ凹んでいることからすれば，「段差」が生じていることは明らかである。
さらに，被告は，被告各製品においては，表面材の「しわ」を低減するという本件発明１の効果を奏していないか，偶発的にのみ奏するにすぎないから，被告各製品は本件発明１の技術的範囲に属しないと主張する。しかしながら，本件発明１の作用効果は，あくまで表面材の「しわ」を「低減」することにあって，これを全く生じさせないということではない。そして，被告各製品においても，芯材の側面に段差部を設けることにより，これを設けない場合に比して，構造上の理由により，表面材の「しわ」が低減する効果を奏するのであるから（甲６７の実験結果参照），本件発明１の効果を奏しないとか，偶発的にのみ効果を奏するなどということはできず，被告各製品が本件発明１の技術的範囲に属しないということにはならない。
【被告の主張】
ア構成要件１Ｄにいう「屈曲段差部」とは，構成要件１Ｂで規定される「屈曲段差部」と同義に解釈されるべきことからすれば，「表面材を略直角に折り曲げ，さらに略直角に折り曲げて形成する段差部」と解釈されなければならない。被告各製品のうち，原告が「屈曲段差部」として主張する別紙被告製品説明書１の「１４」部分は，芯材に沿って表面材を折り曲げた際に，芯材の表面材側上部に段差部が設けられているために，表面材が芯材と略平行に折りたたまれるなどして不定形に生じた「しわ」にすぎず，「側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部」ではない。したがって，被告各製品は，構成要件１Ｄを充足しない。イまた，本件発明１は，芯材に沿って表面材を折り曲げる際，芯材の表面材側上部に段差部が設けられているために表面材に「しわ」が生じてしまうとの課題を解決するため，芯材の側面にも屈曲段差部を設けることにより，表面材に生じる「しわ」の発生を低減することを効果とするものであるが，被告各製品においては，「しわ」低減の効果を奏していないか，偶発的にのみ奏したというにすぎない（乙８）。したがって，仮に，被告各製品のうち，別紙被告製品説明書１の「１４」部分に「段差」が存在すると認められたとしても，当該部分は，本件発明１の効果を奏しないか，又は偶発的にのみ奏するにすぎないものであるから，本件発明１の技術的範囲には属さないというべきである。
(3)争点２（本件発明１についての特許は無効理由〔記載要件違反〕が存在するとして特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
【被告の主張】
本件発明１は，側面の屈曲段差部を設けることにより，表面材の「しわ」を低減するとの効果を奏するというものであるが，本件明細書１の特許請求の範囲は，単に「芯材の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部」と記載するのみで，上記効果を奏しない構成をもその範囲に含んでおり，権利の外縁を明確に記載したものでない。したがって，本件発明１についての特許は，特許請求の範囲の記載において，発明を明確に記載していないから，明確性要件に違反する。


仮に，本件明細書１の特許請求の範囲の記載が明確であるというならば，同明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を特許請求の範囲に含むものであってサポート要件に違反するし，発明の詳細な説明が，当業者に実施可能な程度に明確かつ十分に記載されておらず実施可能要件にも違反するというべきである。したがって，本件発明１についての特許は，上述した無効理由（記載要件違反）が存在することから，特許無効審判により無効にされるべきものであり，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３）。
【原告の主張】
構成要件１Ｄの「屈曲段差部」の構成は，本件明細書１の記載から明らかであるし，当該屈曲段差部を設けることにより，これを設けない場合と比べて表面材のしわを低減することができることは当業者にとって容易に理解できるから，被告の主張する無効理由（記載要件違反）はいずれも成り立たない。(4)争点３（被告支持構造は本件発明２の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
ア被告各製品の構成は，別紙被告製品説明書２のとおりであるところ，被告各製品を使用して生産される被告支持構造における「Ｌ字部８」は，構成要件２Ｂにいう「係入片」に該当する。
この点について，被告は，被告支持構造における「Ｌ字部８」は板状の形状でないから「片」に当たらないと主張するが，少なくとも被告の主張する「垂直板」は板状の形状であるし，被告がいう「水平板」も，単に「垂直板」が前方に折り曲げられているにすぎないもので，被告の定義（板のような形状のもの）によっても「片」に当たるというべきである。また，被告は，壁パネルを「受ける」形状のものは「係入する」ものに当たらないとも主張するが，被告支持構造における「Ｌ字部８」も，パネル下端の凹部に入れられていることに変わりはないから「係入する」と認めて差し支えない。さらに，本件発明２における「係入片」の機能は，壁パネル下部の凹所に入れられることにより，壁パネルが前方に移動することを防ぐことにあるが，被告支持構造における「Ｌ字部８」が，同様の機能を果たしていることは明らかである。
イ被告支持構造における「シーリング２３」は，構成要件２Ｂにいう「覆い片の下端と家屋構造部との間に充填するコーキング剤」に該当する。この点について，被告は，被告支持構造においては，シーリングは覆い片の下端に接していないから，同構成要件を充足しないと主張するが，そもそも，シーリングないしコーキングは，壁パネルと家屋構造との間の隙間を埋めることにより雨水等が壁内部に浸入することを防ぐ目的でされるのであるから（甲３０），被告支持構造においても，覆い片の下端とシーリングが接することになることは明らかである。
【被告の主張】
ア構成要件２Ｂにいう「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」とは，本件明細書２に明確な定義がないので，本件明細書２中の図面や一般的な語義を参酌すると，「凹部に差し入れられている板のような形状のもの」を指し，また，壁パネルを「受ける」形状のものは「係入する」ものに当たらないと解釈すべきである。しかるところ，被告支持構造における「Ｌ字部８」は，壁パネルの下端部に接してこれを受ける水平板と，受片９と連結する垂直板とが連結したＬ字状の部材であって，板のような形状ではないし，水平板によって壁パネルを受けるものであって「係入する」ものでもないから，構成要件２Ｂにいう「係入片」には当たらない。したがって，被告支持構造は，構成要件２Ｂを充足しない。イ被告支持構造において，シーリング２３（「コーキング剤」に該当する。）は，覆い片３とサッシ１９又は水切り３０（「家屋構造部」に該当する。）との間ではなく，覆い片３の背面にあるスタータ１５の底面とサッシ１９又は水切り３０との間に充填する。つまり，コーキング剤は，覆い片３の下端に接していない。したがって，被告支持構造は，構成要件２Ｂにいう「覆い片の下端と家屋構造部との間に充填するコーキング剤」を有しないため，構成要件２Ｂを充足しない。(5)争点４（被告が被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害し，又は侵害する行為とみなされるか）について
【原告の主張】
ア次のとおり，被告が，業として被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害し，又は侵害する行為とみなされる。(ｱ)上記(4)のとおり，被告支持構造は，本件発明２の技術的範囲に含まれるから，被告が本件各製品を使用して施工工事等を行い，被告支持構造を生産することは，本件特許権２を侵害する行為である。
(ｲ)被告は，被告各製品を販売するに際し，被告支持構造に使用されるスタータを同時に販売しているから，被告各製品を購入する者は，被告支持構造を生産することが当然のこととして予定されている。
したがって，被告は，被告各製品を販売することによって，被告各製品の購入者を道具として，被告支持構造を実施し，本件特許権２を侵害しているものと評価できる。
(ｳ)上記(ｲ)のとおり，被告が，被告各製品とともに被告支持構造に使用されるスタータを同時に販売していることからすれば，被告各製品は，被告支持構造の生産にのみ用いる物であるといえるから，被告が，業として被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害するものとみなされる（特許法１０１条１号）。
(ｴ)被告各製品は，被告支持構造の生産に用いる物であって本件発明２の課題の解決に不可欠なものであるところ，被告は，遅くとも原告からの警告書を受領した平成２５年９月６日には，本件発明２が特許発明であること及び被告各製品が本件発明２の実施に用いられることを知った。したがって，被告が，業として被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害するものとみなされる（特許法１０１条２号）。
イ被告の主張について
被告は，本件発明２は「支持構造」に関するものであるところ，壁パネルは同「支持構造」により支持される対象にすぎず，「支持構造」を構成するものではないと主張するが，本件発明２における「支持構造」は，壁パネルとスタータがそれぞれ特定の形状とされることにより実現されるものであるから，壁パネルが「支持構造」を構成しないということはできない。
また，被告は，スタータは，被告各製品の販売に際して当然に付属しているものではなく，建物等の施工に必要な数量に限ってオプション品として販売されているにすぎないと主張するが，そうであったとしても，被告各製品を建物等の壁面全体に施工する際には，当該建物等の基礎部において，被告各製品をスタータとともに施工しなくてはならないのであるから，被告各製品とスタータとが１対１対応で販売されていないとしても，被告各製品が被告支持構造を構成することに変わりはない。
【被告の主張】


ア本件発明２は，「壁パネルの下端部の支持構造」に関するものであるところ，壁パネルは，本件発明２が対象とする「支持構造」，具体的にはスタータにより支持される対象にすぎず，「支持構造」を構成するものではない。被告各製品も，同様に，被告支持構造により支持される対象であって被告支持構造を構成するものではないから，仮に，被告支持構造が本件発明２の技術的範囲に属するとしても，被告が被告各製品を輸入，使用，譲渡及び譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害するものではない。
イ仮に，本件発明２において，スタータのみならず壁パネルも「支持構造」を構成すると解されたとしても，同「支持構造」にはスタータも含まれるというのであるから，壁パネルである被告各製品をスタータとは別個に単体で輸入，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害するものではない。ここで，被告各製品は，その全てが建物等の基礎部に直接スタータとともに設置されるのではなく，当該基礎部に直接設置された被告各製品パネルの更に上部に設置されることのほうが多い。スタータは，建物等の基礎部に直接設置する場合にのみ必要となるから，被告各製品の販売に際して当然に付属しているものではなく，建物等の施工に必要な数量に限ってオプション品として販売されているにすぎない。ウ上記イのとおり，被告各製品は，必ずしもスタータと共に建物等の基礎上に直接設置する用途にのみ使用するものではないから，被告支持構造の「生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）には当たらない。
エ特許法１０１条２号が規定する「その発明による課題の解決に不可欠なもの（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）」というためには，特許発明の特許請求の範囲に記載された部材，成分等であるというのみでは足りず，課題解決のために新たに開示された特徴的技術手段を直接形成するものであることを要すると解すべきところ，本件発明２は，従来から存在していた形状の壁パネルを施工するに際して，外観及び支持強度を高めながら，コーキング剤のバックアップを容易に行うために，従来の壁パネルの形状を変更することなく，スタータの形状を新たに開示したものであり（甲４），特徴的技術手段を直接構成するのは，スタータであって壁パネルではない。
したがって，従来の壁パネルと同じ形状を備えるにすぎない被告各製品は，本件発明２による「課題の解決に不可欠なもの（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）」に当たらない。
(6)争点５－１（本件発明２についての特許に無効理由１〔記載要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
本件発明２は，係入片が受片と協働して，スタータにて壁パネルの下端部を強固に支持するとの効果を奏するというものであるが，本件明細書２の特許請求の範囲は，単に「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」と記載するのみで，上記効果を奏しない「係入片」までも構成に含めており，権利の外縁を明確に記載したものでない。したがって，本件発明２についての特許は，特許請求の範囲の記載において，発明を明確に記載していないから，明確性要件に違反する。仮に，本件明細書２の特許請求の範囲の記載が明確であるというならば，同明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を特許請求の範囲に含むものであってサポート要件に違反するし，発明の詳細な説明が，当業者に実施可能な程度に明確かつ十分に記載されておらず実施可能要件にも違反するというべきである。したがって，本件発明２についての特許は，上述した無効理由（記載要件違反）が存在することから，特許無効審判により無効にされるべきものであり，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３）。
【原告の主張】
構成要件２Ｂの「係入片」の構成は，本件明細書２の記載から明らかであるし，当該係入片を設けることにより，これを設けない場合と比べて壁パネルの支持が強くなることは当業者にとって容易に理解できるから，被告の主張する無効理由（記載要件違反）はいずれも成り立たない。
(7)争点５－２（本件発明２についての特許に無効理由２〔乙第３２号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）
【被告の主張】
本件特許２の出願前に日本国内で頒布された刊行物である特開平８－１９３４０７号公報（乙３２。以下「乙３２公報」という。）には，壁パネルの施工性を高める壁パネルの下端部の構造に係る発明（以下「乙３２発明」という。）が開示されているところ，当業者は，壁パネルの形状を適宜設計することができるのであるから，壁パネルの形状を，同じく本件特許２の出願前に日本国内において頒布された刊行物である実用新案登録第２５５１４２１号に係る実用新案登録公報（以下「乙２８公報」という。）に開示された外壁パネルの取付構造に係る発明（以下「乙２８発明」という。）における壁パネルと同一の形状と設計することもでき，この場合には，これと組み合わせるスタータの形状について，乙２８発明における形状を一部取り入れ，本件発明２におけるスタータと同一の構成を有するスタータを得ることができる。よって，本件発明２は，乙３２発明に乙２８発明を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許を受けることができない。
したがって，本件発明２についての特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３）。
【原告の主張】
本件発明２におけるスタータと乙３２発明におけるスタータとは，その基本的形状が全く異なっているし，バックアップ材を配設する箇所も異なっているところ，乙２８発明を参酌したとしても，当業者は上記相違点に係る構成を乙３２発明に適用するには至らないというべきであり，本件発明２は進歩性を有する。(8)争点６（本件特許権１又は同２の侵害により原告が受けた損害の額）について
【原告の主張】
ア本件特許権１の侵害により原告が受けた損害の額
(ｱ)特許法１０２条２項により推定される損害額
被告は，平成２３年１月１日から平成２６年１２月２１日までの間に，被告各製品を販売し，その売上高は，被告製品１－１について７億０９７３万４７０３円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は６億７８５９万０６７３円），被告製品１－２について７８８５万９４１１円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は７５３９万８９６４円），被告製品４－１について２５４３万６０７０円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は２３６０万４０６９円），被告製品４－２について２８２万６２３０円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は２６２万２６７４円）であった（甲７０ないし７７）。


被告各製品の利益率はいずれも１５パーセントを下回ることはないから，被告は，平成２３年１月１日から平成２６年１２月２１日までの間に，少なくとも合計１億２２５２万８４６３円の利益（うち平成２６年１月２３日までの売上に係る利益は１億１７０３万２４５７円）を得た。同額は，被告による被告各製品の販売等により原告が受けた損害の額と推定される（特許法１０２条２項）。
(ｲ)弁護士及び弁理士費用
被告による本件特許権１の侵害行為と相当因果関係のある弁護士及び弁理士費用相当損害金として，上記原告が受けた損害と推定される額の１０パーセント相当額（１２２５万２８４６円，うち平成２６年１月２３日までの侵害行為に係る額は１１７０万３２４５円）が認められるべきである。
(ｳ)遅延損害金
上記(ｱ)及び(ｲ)の損害に係る遅延損害金の起算日については，平成２６年１月２３日までの侵害行為（売上）に係る損害については同日，同月２４日から同年１２月２１日までの売上に係る損害については平成２７年４月２０日とする。
(ｴ)小括
以上により，被告による本件特許権１の侵害行為により原告が受けた損害は，１億３４７８万１３０９円及びうち１億２８７３万５７０２円及びこれに対する平成２６年１月２３日から，うち６０４万５６０７円に対する平成２７年４月２０日から，各支払済みまでの年５分の割合による遅延損害金となる。イ本件特許権２の侵害により原告が受けた損害の額
(ｱ)特許法１０２条２項により推定される損害額
被告は，平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの間に，被告各製品を販売し，その売上高は，被告製品１－１について７億０９９８万６２１０円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は６億７８５９万０６７３円），被告製品１－２について７８８８万７３５７円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は７５３９万８９６４円），被告製品４－１について２５４５万０８６５円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は２３６０万４０６９円），被告製品４－２について２８２万７８７４円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は２６２万２６７４円）であった（甲７０ないし７７）。
被告各製品の利益率はいずれも１５パーセントを下回ることはないから，被告は，平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの間に，少なくとも合計１億２２５７万２８４７円の利益（うち平成２６年１月２３日までの売上に係る利益は１億１７０３万２４５７円）を得た。同額は，被告による被告各製品の販売等により原告が受けた損害の額と推定される（特許法１０２条２項）。
(ｲ)弁護士及び弁理士費用
被告による本件特許権２の侵害行為と相当因果関係のある弁護士及び弁理士費用相当損害金として，上記原告が受けた損害と推定される額の１０パーセント相当額（１２２５万７２８４円，うち平成２６年１月２３日までの侵害行為に係る額は１１７０万３２４５円）が認められるべきである。
(ｳ)遅延損害金
上記(ｱ)及び(ｲ)の損害に係る遅延損害金の起算日については，平成２６年１月２３日までの侵害行為（売上）に係る損害については同日，同月２４日から平成２７年４月２０日までの売上に係る損害については同日とする。
(ｴ)小括
以上により，被告による本件特許権２の侵害行為により原告が受けた損害は，１億３４８３万０１３１円及びうち１億２８７３万５７０２円及びこれに対する平成２６年１月２３日から，うち６０９万４４２９円に対する平成２７年４月２０日から，各支払済みまでの年５分の割合による遅延損害金となる。
ウ損害額に関する総括
よって，原告は，被告に対し，一部請求として，本件特許権１の侵害による損害額（上記ア）又は本件特許権２の侵害による損害額（上記イ）のうち（侵害期間並びに損害額及び遅延損害金が重複する範囲は，選択的請求である。），７３７０万９０３９円（被告各製品の売上による損害額の内訳は，被告製品１－１につき６４０４万２４０８円，被告製品１－２につき７１１万５８２３円，被告製品４－１につき２２９万５７２７円，被告製品４－２につき２５万５０８１円である。）及びこれに対する平成２６年１月２３日から支払済みまでの年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【被告の主張】
本件特許権１の侵害による損害額，同２の侵害による損害額とも，否認する。なお，後者については，被告支持構造が本件発明２の技術的範囲に含まれるとしても，被告各製品（壁パネル）は被告支持構造を構成するものではなく，本件特許権２の侵害品に当たりうるのは被告各製品を使用するために販売されるスタータであるから，本件特許権２の侵害により原告が受けた損害の額を算定するに当たり，被告各製品の売上げによる利益を用いることは誤りである。また，仮に，被告各製品が被告支持構造を構成するとしても，被告各製品の全てが家屋構造部に設置されたスタータと嵌合されるのではなく，むしろ大部分は，スタータに嵌合された被告各製品の更に上部に嵌合されるものである。したがって，本件特許権２の侵害により原告が受けた損害の額を算定するに当たり，被告各製品の全売上による利益を用いることは誤りである。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告各製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)被告各製品の構成について


前記前提事実等，証拠（甲９ないし１２，２７ないし２９の３，６７）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品の構成（本件発明１の構成要件と対比して記載する。）は，次のとおりであると認められる（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成１ａ」などという。なお，付記した番号は，被告製品説明書１の図面に示す部材の番号である。）。そして，被告各製品の構成１ｂ，１ｃ及び１ｅは，それぞれ本件発明１の構成要件１Ｂ，１Ｃ及び１Ｅを充足すると認められる（なお，これらの点は，被告も争わないところである。）。１ａ：カラーガルバリウム鋼板からなる方形の表面材１０と裏面材２０との間に，フェノールフォーム３１と石膏ボード３２からなる芯材３０（ただし，被告製品１－１及び同１－２），又は，フェノールフォーム３１からなる芯材３０（ただし，被告製品４－１及び同４－２）を挟持したパネルであっ
て，
１ｂ：パネルの下端側には芯材端部より突出した雌型係合部４０が形成され，対向するパネルの上端側には表裏両面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部６，２４に続く雄型係合部５０が形成され，隣接するパネルと嵌合接
続が可能とされた建築用パネルにおいて，
１ｃ：嵌合接続方向に直角な方向の表面材１０の両端部が芯材３０の側面に沿ってＬ型に折り曲げられると共に，更にその先端が芯材厚みの表面から約１／３の位置からパネルの表面方向と平行になるように再度Ｌ型に折り曲げられて，全体としてパネルの嵌合方向と直角方向の側面１１から表面材１
０の先端が突出された接合部材１２を有し，
１ｄ：芯材の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面１１の表面材１０は，雄型係合部５０の屈曲段差部６を設けた位置付近において，内側
に屈曲して，約４ｍｍの段差１４を形成している，
１ｅ：ことを特徴とする建築用パネル。
(2)争点１－１（被告各製品は構成要件１Ａを充足するか）について前記(1)のとおり，被告各製品は，「カラーガルバリウム鋼板からなる方形の表面材１０と裏面材２０との間に，フェノールフォーム３１と石膏ボード３２からなる芯材３０（被告製品１－１及び同１－２），又は，フェノールフォーム３１からなる芯材３０（被告製品４－１及び同４－２）を挟持したパネル」であるところ，は明らかであるから，被告各製品の「カラーガルバリウム鋼板からなる方形の表面材１０と裏面材２０」は，構成要件１Ａにいう「金属薄板材からなる方形の表面材と裏面材」に該当するものと認められる。
次に，本件発明１は「建築用パネル」に関するものであるから，構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」が建築物に用いられる断熱用の芯材を意味することは，本件明細書１の特許請求の範囲の記載から明らかであるところ，フェノールフォームが建築物に用いられる断熱材であることは当事者間に争いがないことからすれば，被告製品４－１及び同４－２の「フェノールフォーム３１からなる芯材３０」は，建築物に用いられる断熱用の芯材であるということができ，構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」に該当する。
また，証拠（甲１５の１・２）によれば，被告製品１－１及び同１－２は，建築基準法施行令１０７条２号及び３号に規定する基準（建築基準法２条７号が政令に委任した建築物の構造の耐火性能に関する技術的基準）に適合すると認定されていることが認められるから，被告製品１－１及び同１－２の「フェノールフォーム３１と石膏ボード３２からなる芯材３０」も，建築物に用いられる断熱用の芯材であるということができ，構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」に該当するものと認められる。
この点について，被告は，複数の部材からなる芯材は構成要件１Ａにいう「断熱用芯材」に当たらない旨主張するが，本件明細書１の特許請求の範囲には，「断熱用芯材」が単一部材よりなるものに限られるとの記載はないし，同明細書の他の部分の記載を参酌しても，そのように限定して解釈すべき根拠は見当たらないから，被告の上記主張は採用することができない。
したがって，被告各製品は，いずれも本件発明１の構成要件１Ａを充足する。(3)争点１－２（被告各製品は構成要件１Ｄを充足するか）について本件明細書１の特許請求の範囲の記載によれば，構成要件１Ｄにいう「屈曲段差部」は，「パネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される」ものであり，同明細書の発明の詳細な説明の記載（段落【０００７】【００１５】【００１７】）によれば，「屈曲段差部」は，表面材に発生するしわを「屈曲段差部」がないときよりも低減させるものであることが明らかである。
前記(1)のとおり，被告各製品において，「芯材３０の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面１１の表面材１０は，雄型係合部５０の屈曲段差部６を設けた位置付近において，内側に屈曲して，約４ｍｍの段差１４を形成している」ところ，この「段差１４」は，後述するとおり，芯材に沿って表面材を折り曲げる際に発生するしわを低減するものと認められるから，構成要件１Ｄにいう「パネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部」に該当するものと認められる。
この点について，被告は，構成要件１Ｄにいう「パネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部」は，「表面材を略直角に折り曲げ，さらに略直角に折り曲げて形成する段差部」と解釈されるべきところ，被告各製品には，表面材１０が芯材３０と略平行に折りたたまれるなどして不定形に生じた「しわ」が存在するのみであって，「表面材を略直角に折り曲げ，さらに略直角に折り曲げて形成する段差部」は存在しないと主張する。しかしながら，本件明細書１の特許請求の範囲には，「パネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部」が「表面材を略直角に折り曲げ，さらに略直角に折り曲げて形成する段差部」に限られるとの記載はないし，同明細書の他の部分の記載を参酌しても，そのように限定して解釈すべき根拠は見当たらない。


また，証拠（甲２７，２８の１・２）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品で用いられている芯材３０は，雄型係合部５０の屈曲段差部６が設けられている位置付近において，表面側のみならず，側面にも段差が設けられていることが認められ，このような形状を有する芯材３０に沿って表面材１０を押圧して折り曲げれば，通常は，パネルの側面１１の表面材１０が内側に屈曲して段差部が形成されることは明らかであるから（甲６７参照），被告各製品の側面１１の表面材１０が内側に屈曲して形成されている約４ｍｍの段差１４を，不定形に生じた「しわ」にすぎないということはできない。
被告は，被告各製品は，本件発明１の効果である「しわ」の低減を奏していないか，偶発的にのみ奏したにすぎないから，本件発明１の技術的範囲に属しないとも主張する。しかしながら，本件発明１は，パネルの側面に屈曲段差部を設けることにより，パネルを製造する際に生じるしわを低減することをその効果の１つとしているところ（本件明細書１の段落【０００７】【００１７】等），前記のとおり，被告各製品で用いられている芯材３０は，雄型係合部５０の屈曲段差部６が設けられている位置付近において，芯材３０の表面側のみならず側面にも段差が設けられており，このような形状を採用することによって，芯材３０の側面に段差を設けない場合と比べて，芯材３０に沿って表面材１０を折り曲げる際に発生するしわを低減するという，本件発明１の効果を構造的に奏するものと認められるから（甲６７参照），被告の上記主張は採用することができない。
したがって，被告各製品は，いずれも構成要件１Ｄを充足する。
(4)争点１の小括
以上によれば，被告各製品は，本件発明１の構成要件をすべて充足するから，本件発明１の技術的範囲に属するものと認められる。
２争点２（本件発明１についての特許は無効理由〔記載要件違反〕が存在するとして特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について(1)被告は，本件発明１についての特許について，本件明細書１の特許請求の範囲は，単に「芯材の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部」と記載するのみで，表面材の「しわ」を低減するとの効果を奏しない構成をもその範囲に含んでおり，権利の外縁を明確に記載していないから，明確性要件に違反すると主張する。しかしながら，前記のとおり，本件明細書１の特許請求の範囲の記載によれば，構成要件１Ｄにいう「屈曲段差部」は，「パネルの側面の表面材が内側に屈曲して形成される」ものであり，同明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，「屈曲段差部」は，表面材に発生するしわを「屈曲段差部」がないときよりも低減させるものであることが明らかである。そして，建築用パネルを製造等する当業者であれば，パネルの側面にどの程度の段差があれば，表面材の厚みや材質等の関係で「しわ」を低減させることができるかは認識できるものと認められる（甲６７参照）。したがって，本件明細書１の特許請求の範囲の請求項１の記載が明確性を欠くものとは認められない。
(2)また，被告は，本件明細書１の特許請求の範囲の記載が明確であるというならば，同明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を特許請求の範囲に含むものであってサポート要件に違反するとか，発明の詳細な説明が当業者に実施可能な程度に明確かつ十分に記載されておらず実施可能要件にも違反すると主張するが，本件明細書１には，本件発明１（請求項１記載の発明）について，パネルの側面に屈曲段差部を設けることにより，パネルを製造する際に生じるしわを低減する旨が記載されており（段落【０００７】【００１５】【００１７】等），建築用パネルを製造等する当業者は，同記載に接して，パネルの側面にどの程度の段差があれば，表面材の厚みや材質等の関係で「しわ」を低減させることができるかを認識できるものと認められるから，本件発明１についての特許がサポート要件に違反するとか，実施可能要件に違反するということはできない。(3)したがって，本件発明１についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
３争点３（被告支持構造は本件発明２の技術的範囲に属するか）について
(1)被告支持構造の構成について
前記前提事実等，証拠（甲９ないし１２，２７ないし２９の３，６７）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品を使用して生産される壁パネルの下端部の支持構造（被告支持構造）は，次のとおりであると認められる（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成２ａ」などという。なお，付記した番号等は，被告製品説明書２の図面に示す部材の番号等である。）。そして，被告支持構造の構成２ａ，２ｃ，２ｄ及び２ｅは，それぞれ本件発明２の構成要件２Ａ，２Ｃ，２Ｄ及び２Ｅを充足すると認められる（なお，これらの点は，被告も争わないところである。）。
２ａ：壁パネルＡの上端部に嵌合凸部２を形成するとともに下端部に嵌合凹部１を形成し，壁パネルＡの下端に下位の壁パネルＡの上端部の表面部を覆う覆い片３を垂下した壁パネルＡの下端部の支持構造であって，２ｂ：スタータ１５を，覆い片３の背部の凹所４に入る断面Ｌ字状のＬ字部８と，凹所４よりもパネル背方のパネル下端面を受ける受片９と，受片９より下方に垂下されて壁下地１０に取付ける取付け片１１と，取付け片１１より前方に延出されてサッシ１９又は水切り３０上に充填するシーリング２３
をバックアップするバックアップ片１４とで構成し，
２ｃ：壁下地１０にスタータ１５を取付け，スタータ１５の受片９にて壁パネル
Ａの下端部を支持し，
２ｄ：スタータ１５のバックアップ片１４とサッシ１９又は水切り３０との間に
バックアップ材２１を装填して成る，
２ｅ：ことを特徴とする壁パネルの下端部の支持構造。
(2)被告支持構造は構成要件２Ｂを充足するか


ア前記(1)のとおり，被告支持構造は，「覆い片３の背部の凹所４に入る断面Ｌ字状のＬ字部８と，凹所４よりもパネル背方のパネル下端面を受ける受片９と，受片９より下方に垂下されて壁下地１０に取付ける取付け片１１と，取付け片１１より前方に延出されてサッシ１９又は水切り３０上に充填するシーリング２３をバックアップするバックアップ片１４とで構成」した「スタータ１５」を有するところ，被告支持構造の「サッシ１９又は水切り３０」は，構成要件２Ｂにいう「家屋構造部」に，被告支持構造の「シーリング」は，構成要件２Ｂにいう「コーキング剤」にそれぞれ該当する（なお，これらの点は，被告も争わないところである。）。
イ「係入片」について
証拠（甲９ないし１２）によ
れば，右の図に示すように，被
告支持構造を構成する「スター
タ１５」は，板状の部材である
１枚のガルバリウム鋼板が，
「バックアップ片１４」，「取
付片１１」，「受片９」及び
「Ｌ字部８」をそれぞれ形成す
るように，順次，略垂直状に折
り曲げられた形状を有すること
が認められる。そうすると，
「スタータ１５」の「断面Ｌ字
状のＬ字部８」は，「ひときれ」との意義を有する（甲３４）「片」としての形状を有しているということができ，かつ，覆い片の背部の凹所４に入れられるものであるから，「係わり合って入ること」との意義を有する（乙３の１）「係入」される部材であるということができる。したがって，被告支持構造を構成する「スタータ１５」の「断面Ｌ字状のＬ字部８」は，構成要件２Ｂにいう「係入片」に該当するものと認められる。
この点について，被告は，壁パネルを「受ける」形状のものは「係入する」ものに当たらないと主張するが，特許請求の範囲を含む本件明細書２の記載を検討しても，そのように限定して解釈すべき根拠は見当たらず，被告の上記主張は採用することができない。
ウ「取付け片より前方に延出されて覆い片の下端と家屋構造部との間に充填するコーキング剤をバックアップするバックアップ片」について前記(1)のとおり，被告支持構造を構成する「スタータ１５」は，「取付け片１５より前方に延出されてサッシ１９又は水切り３０上に充填するシーリング２３をバックアップするバックアップ片１４」を有し，また，前記アのとおり，被告支持構造の「サッシ１９又は水切り３０」は構成要件２Ｂにいう「家屋構造部」に，被告支持構造の「シーリング２３」は構成要件２Ｂにいう「コーキング剤」にそれぞれ該当するところ，建築物の外壁パネルを製造，施工等する当業者にとって，外壁パネルの施工に際してサッシ又は水切り上にシーリングないしコーキング剤を充填する目的は，外壁パネルとサッシ又は水切りとの間に生じる隙間を埋めることにあるのは明らかであるから（甲３０），被告支持構造において充填される「シーリング２３」は，構成要件２Ｂにいう「覆い片の下端と家屋構造部との間に充填」されるものに該当すると認められ，したがって，被告支持構造を構成する「スタータ１５」は，「取付け片より前方に延出されて覆い片３の下端と家屋構造部との間に充填するコーキング剤をバックアップするバックアップ片１４」を有するものと認められる。
この点について，被告は，被告支持構造における「シーリング２３」は「覆い片３」の下端に接していないから，「覆い片の下端と家屋構造部との間に充填」されていないと主張するが，本件明細書２の特許請求の範囲の記載上，コーキング剤が覆い片の下端に接していなければならない旨の限定はないこと，上記のとおり，シーリングないしコーキング剤を充填する目的は，外壁パネルと家屋構造部との間の隙間を埋めることにあることからすれば，仮にコーキング剤が覆い片の下端に接していないとしても，「覆い片の下端と家屋構造部との間に充填」されているとみて差し支えないというべきである。
エ以上によれば，被告支持構造は，構成要件２Ｂを充足する。
(3)争点３の小括
以上によれば，被告支持構造は，本件発明２の構成要件をすべて充足するから，本件発明２の技術的範囲に属するものと認められる。
４争点４（被告が被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害し，又は侵害する行為とみなされるか）について(1)被告が，壁パネルである被告各製品の販売に際し，これを建物等の基礎に施工するために必要な数量分のスタータ（同スタータが被告製品説明書２に記載の形状であることは，被告も争っていない。）と併せて販売していることは，被告も認めているところ，上記スタータを用いて建物等の基礎部に被告各製品を施工すると，上記のとおり本件発明２の技術的範囲に属する被告支持構造が生産されることとなるのであるから，被告各製品は，被告支持構造の「生産にのみ用いる物」と認められる。したがって，被告が，業として被告各製品を輸入，使用，譲渡及び譲渡の申出をする行為は，本件特許権２を侵害する行為とみなされるというべきである（特許法１０１条１号）。
(2)被告は，本件発明２における壁パネルは，本件発明２が対象とする「支持構造」，具体的にはスタータにより支持される対象にすぎないから「支持構造」を構成するものではなく，同様に，壁パネルである被告各製品も，被告支持構造を構成するものではないと主張するが，本件発明２は，特定の形状を有する壁パネルと（構成要件２Ａ）と，特定の形状を有するスタータ（同２Ｂ）とが嵌合され，かつバックアップ材を装填してなる（同２Ｄ）支持構造とされているのであるから，壁パネルが本件発明２の対象たる支持構造を構成しないということはできない。また，被告は，被告各製品は，その全てが建物等の基礎部に直接スタータとともに設置されるのではなく，当該基礎部に直接設置された被告各製品パネルの更に上部に設置されることのほうが多いから，被告支持構造の「生産にのみ用いる物」には当たらないと主張する。しかしながら，被告各製品を用いて形成された建築物の壁面において，基礎に接する一番下のパネルに限って被告各製品を使用しないという使用態様は，社会通念上，経済的，商業的又は実用的に想定し難いのであるから，被告各製品を用いて建築物の壁面を施工すると，当然に被告支持構造が実施されることになるというべきであり，そうである以上，被告各製品は，被告支持構造の「生産にのみ用いる物」と認めるのが相当である。
５争点５（本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか）について
(1)争点５－１（本件発明２についての特許に無効理由１〔記載要件違反〕は認められるか）について


ア被告は，本件発明２についての特許について，本件明細書２の特許の特許請求の範囲は，単に「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」と記載するのみで，「係入片が受片と協働してスタータにて壁パネルの下端部を強固に支持する」との効果を奏しない「係入片」をもその範囲に含んでおり，権利の外縁を明確に記載していないから，明確性要件に違反すると主張する。
しかしながら，本件発明２が「壁パネルの下端部の支持構造」に関するものであることから明らかなとおり，本件明細書２に接した当業者であれば，上記「係入片」の意義について，覆い片の背部の凹所に係入し壁パネルを支持するため，凹部の形状と照らして，同凹部に嵌合されるに適した形状を有する必要があることは容易に認識できるというべきであるから，「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」という記載が，明確性を欠くものとは認められない。
イまた，被告は，本件明細書２の特許請求の範囲の記載が明確であるというならば，同明細書の発明の詳細な説明には記載されていない発明を特許請求の範囲に含むものであってサポート要件に違反するとか，発明の詳細な説明が当業者に実施可能な程度に明確かつ十分に記載されておらず実施可能要件にも違反すると主張するが，本件明細書２には，本件発明２（請求項１記載の発明）の実施例として，「スタータ１５を取付け片１１においてチャンネル材の壁下地１０にボルト１８にて取付け，スタータ１５の係入片８を壁パネルＡの覆い片３の背部の凹所４に係入するとともに受片９にて嵌合凸部２の下面を受けることで，スタータ１５にて壁パネルＡを強固に支持するのである。」と記載され（段落【００１２】），【図１】には，係入片４が壁パネルＡの覆い片３の背部の凹所４に係入されている態様が具体的に開示されているのであるから，サポート要件に違反するということはできないし，前記のとおり，本件明細書２に接した当業者であれば，「係入片」の意義について，覆い片の背部の凹所に係入し壁パネルを支持するため，凹部の形状と照らして，同凹部に嵌合されるに適した形状を有するべきことを容易に認識できるのであるから，実施可能要件に違反するということもできない。ウ被告の主張する無効理由１（記載要件違反）は，いずれも認められない。(2)争点５－２（本件発明２についての特許に無効理由２〔乙第３２号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）
ア乙第３２号証に記載された発明の構成
本件特許２の出願前に日本国内において頒布された刊行物である特開平８－１９３４０７号公報（乙３２公報）には，本件発明２と同様に壁パネルの施工性を高める壁パネルの下端部の構造に係る発明（乙３２発明）が記載されている。乙３２発明の構成は，「下端部に接続凹部５が形成され，上端部に接続凸部６が形成された断熱パネルＰの下端に下位の断熱パネルＰの上端部の表面部を覆う覆い片を垂下した断熱パネルＰの下端部の支持構造であって，スタータとなる水切りＷは，略水平横方向に形成される水平シール板部８と，同水平シール板部８の外端から垂下される垂下片１３と，同垂下片１３の途中部分に形成される凹入段部１４と，底片１６と，同底片１６の屋内側端部から立ち上げられている水切り片９を有し，同スタータとなる水切りＷの凹入段部１４にコーキング用バックアップ材１５を配設し，その前にコーキング剤２５を充填する断熱パネルＰの支持構造」である。
イ乙３２発明と本件発明２の一致点と相違点
(ｱ)一致点
乙３２発明と本件発明２とを対比すると，乙３２発明の「接続凹部５」は本件発明２の「嵌合凹部」に，乙３２発明の「接続凸部６」は本件発明２の「嵌合凸部」に，乙３２発明の「断熱パネルＰ」は本件発明２の「壁パネル」に，乙３２発明の「水切りＷ」は本件発明２の「スタータ」に，乙３２発明の「下水切り１８」は本件発明２の「家屋構造部」に，それぞれ相当する。
したがって，乙３２発明と本件発明２とは，「壁パネルの上端部に嵌合凹部もしくは嵌合凸部の一方を形成するとともに下端部に嵌合凹部若しくは嵌合凸部の他方を形成し，壁パネルの下端に下位の壁パネルの上端部の表面部を覆う覆い片を垂下した壁パネルの下端部の支持構造」である点（構成要件２Ａ），「コーキング剤をバックアップするバックアップ材をスタータに接して配設する」点（構成要件２Ｃ及びＤの一部）及び「壁パネルの下端部の支持構造」である点（構成要件２Ｅ）において一致している。また，本件発明２においては，「スタータのバックアップ片と家屋構造部との間にバックアップ材を装填して成る」（構成要件２Ｄ）のに対し，乙３２発明では，「同スタータとなる水切りＷの凹入段部１４にコーキング用バックアップ材１５を配設し，その前にコーキング剤２５を充填」しているところ，バックアップ材をスタータと家屋構造部との間に配設するという限りにおいて，両発明は一致しているといえる。
(ｲ)相違点
本件発明２において，スタータは，「覆い片の背部の凹所に係入する係入片と，凹所よりもパネル背方のパネル下端面を受ける受片と，受片より下方に垂下されて壁下地に取付ける取付け片と，取付け片より前方に延出されて覆い片の下端と家屋構造部との間に充填するコーキング剤をバックアップするバックアップ片」によって構成され（構成要件２Ｂの一部），「壁下地にスタータを取付け，スタータの受片にて壁パネルの下端部を支持」する（構成要件２Ｃ）のに対し，乙３２発明では，スタータとなる水切りＷは，「略水平横方向に形成される水平シール板部８と，同水平シール板部８の外端から垂下される垂下片１３と，同垂下片１３の途中部分に形成される凹入段部１４と，底片１６と，同底片１６の屋内側端部から立ち上げられている水切り片９」を有しており，これらの点において，両発明は相違している。
ウ乙第２８号証に記載された発明の構成


本件特許２の出願前に日本国内において頒布された刊行物である実用新案登録第２５５１４２１号に係る実用新案登録公報（乙２８公報）には，本件発明２と同様に外壁パネルの取付構造に係る発明（乙２８発明）が記載されている。乙２８発明の構成は，「下端縁にパネル圧方向に所定間隔をおいて相対向する長い外凸部と短い内凸部とを設けるともに，外凸部と内凸部との間に凹溝を設けた」外壁パネルと，「外壁パネルの凹溝に防水パッキンを介して嵌合する保持部と，外壁パネルの内凸部の下端が載置される載置部と水切りの固定部の前面に重合されて土台または窓上胴縁の前面に止具で共締めされる固定部と，固定部の下端から斜め下方に前向きに連設され，壁パネルの外凸部の内奥で水切りの傾斜面部の上面に対しその下端縁が当接または近接する水返し部とで構成される」スタータからなり，「土台に水切り及びスタータを取り付け，スタータの載置部の上に外壁パネルの下端縁を載置」し，「スタータの水返し部の前面と水切りの傾斜面部とが出合う隅部にバックアップ材を装填」する構成が開示されている。なお，乙２８発明と本件発明２を対比すると，少なくとも，本件発明２では，「スタータのバックアップ片と家屋構造部との間にバックアップ片を装填して成る」（構成要件２Ｄ）のに対し，乙２８発明では，「スタータの水返し部の前面と水切りの傾斜面部とが出合う隅部にバックアップ材を装填」する点において，両発明は相違している。
エ乙３２発明に基づく容易想到性
被告は，当業者は，壁パネルの形状を適宜設計することができるのであるから，乙３２発明における壁パネルの形状を，乙２８発明における壁パネルと同一の形状と設計した場合には，これと組み合わせるスタータの形状について，乙２８発明における形状を一部取り入れ，本件発明２におけるスタータと同一の構成を有するスタータを得ることができるから，本件発明２は，乙３２発明に乙２８発明を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであると主張する。しかしながら，仮に，当業者が壁パネルの形状を適宜設計することができ，かつ，乙３２発明における壁パネルの形状を乙２８発明における壁パネルと同一の形状と設計することができたとしても，その場合には，同壁パネルと組み合わせるべきスタータの形状としては，乙２８発明におけるスタータと同一の形状を採用しようとするのが自然というべきであるし，乙３２文献には，スタータと家屋構造部との間にバックアップ材が装填されることの技術的意義については何らの記載もないことからすれば，乙３２文献に接した当業者が，乙３２発明におけるスタータの形状のうち，スタータと家屋構造部との間にバックアップ材が装填されるという部分のみを残して，その余の部分について乙２８発明を適用して，本件発明２におけるスタータの形状を採用するような動機付けは認められないというべきである。したがって，本件発明２が，乙３２発明に乙２８発明を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであったとは認められない。オなお，被告は，本件特許２について平成２６年１２月１８日付け審決（平成２７年１月６日確定）による訂正が確定する前に，同訂正前の本件明細書２の特許請求の範囲の請求項１記載の発明が乙２８発明と同一であるとか，乙２８発明に基づき，技術常識を斟酌して容易に発明することができたなどと主張していたが，上記ウのとおり，本件発明２が乙２８発明と同一であるとはいえないし，上記エに認定説示したところによれば，本件発明２が乙２８発明に技術常識を適用するなどして容易に発明できたものということもできないから，仮に，被告が同訂正の確定後も上記主張を維持していたとしても，同主張に理由がないことは明らかである。
(3)争点５の小括
以上のとおりであるから，本件発明２についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
６争点６（本件特許権１又は同２の侵害により原告が受けた損害の額）について(1)既に認定説示したとおり，被告が被告各製品を輸入，使用，譲渡又は譲渡の申出をする行為は，本件特許権１を侵害し，また，本件特許権２を侵害するとみなされる行為であるところ，被告は，その侵害の行為について過失があったものと推定される（特許法１０３条）。
(2)被告による本件特許権１及び同２の侵害行為により原告が受けた損害の額につき，原告は，特許法１０２条２項の適用を主張するところ，証拠（甲３２，５４ないし５８）によれば，原告は，少なくとも被告各製品と競合する建築用壁パネルを販売しているものと認められるから，原告には，被告による本件特許権１及び同２の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情が認められるといえ，同条項の適用が認められるべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５号同２５年２月１日特別部判決・判時２１７９号３６頁）。(3)そこで，上記侵害行為により被告が受けた利益につき検討する。ア原告は，本件特許権１の侵害による損害に関して，被告における平成２３年１月１日から平成２６年１２月２１日（本件特許権１の存続期間満了の日）までの間の被告各製品の売上高は合計８億１６８５万６４１４円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は７億８０２１万６３８０円）であり，被告各製品の利益率はいずれも１５パーセントを下回ることはないから，被告は，本件特許権１の侵害行為によって被告が受けた利益の額は，少なくとも合計１億２２５２万８４６３円（うち平成２６年１月２３日までの売上に係る利益は１億１７０３万２４５７円）であると主張する。


また，原告は，本件特許権２の侵害による損害に関して，被告における平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの間の被告各製品の売上高は合計８億１７１５万２３０６円（うち平成２６年１月２３日までの売上高は７億８０２１万６３８０円）であり，被告各製品の利益率はいずれも１５パーセントを下回ることはないから，被告は，本件特許権２の侵害行為によって被告が受けた利益の額は，少なくとも合計１億２２５７万２８４７円（うち平成２６年１月２３日までの売上に係る利益は１億１７０３万２４５７円）であると主張する。イこれに対し，被告は，本件の第１回弁論準備手続において陳述した被告準備書面（１）において，損害額に関する原告の主張に対して「否認ないし争う。」とし，本件の第３回弁論準備手続期日において陳述した被告準備書面（３）において，被告各製品の販売時期について，被告製品１－１について平成２４年１２月以降，同１－２について平成２３年１０月以降，同４－１について平成２４年のみ，同４－２について平成２３年９月以降と主張したが，被告各製品の具体的な販売数量を主張することはなく，また，被告が受けた利益の額を積極的に明らかにすることもなかった。
ウ原告は，平成２７年１１月２０日，被告における平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの被告各製品の売上高及び利益の額が原告の主張する額であることを証明するため，特許法１０５条１項に基づき，被告に対し，被告各製品の販売量，販売単価，販売原価及び販売のために直接要した販売経費の額が記載されている書面である売上伝票，請求書控え，製造原価報告書及び経費明細書（製造経費及び販売経費）（以下，併せて「対象文書」という。）の提出を求める文書提出命令申立てを行った（当庁平成２７年（モ）第３７２３号事件）。当裁判所は，平成２７年１２月２日，被告に対し，決定の確定の日から１４日以内に，対象文書を当裁判所に提出すべきことを命ずる決定（以下「本件文書提出命令」という。）をして，同日，決定書の正本が被告に送達された。本件文書提出命令は，平成２７年１２月９日の経過により確定したところ，被告は，上記提出期限内に，対象文書を当裁判所に提出しなかった。
エ以上のとおり，被告は，当裁判所がした本件文書提出命令にもかかわらず，正当な理由なく，対象文書を提出しなかったものである。そこで，民訴法２２４条１項又は３項の規定により，対象文書の記載に関する原告の主張を真実と認め，又は対象文書により証明すべき事実に関する原告の主張を真実を認めることができるかについて検討する。
対象文書は，被告の売上伝票，請求書控え，製造原価報告書及び経費明細書（製造経費及び販売経費）であって，被告の業務に際して作成される会計帳簿書類であるから，その記載に関して，原告が具体的な主張をすることは著しく困難である。また，原告が，対象文書により立証すべき事実（被告における平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの被告各製品の売上高及び利益の額が原告の主張する額であること）を他の証拠により立証することも著しく困難である。そうすると，民訴法２２４条３項の規定により，被告における平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの被告各製品の売上高及び利益の額は，原告の主張，すなわち，被告は，平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの間に，被告各製品を販売して合計８億１７１５万２３０６円を売り上げ（うち平成２６年１月２３日までの売上高は７億８０２１万６３８０円，同年１２月２１日までの売上高は８億１６８５万６４１４円），かつ，被告各製品の利益率はいずれも１５パーセントを下回ることはないとの事実を真実であると認めるのが相当である。なお，被告の平成２２年４月１日から平成２６年３月３１日までの総売上の合計が５３億６２５８万６０００円であり，うち，完成工事高が３６億２０２８万２０００円，兼業事業売上高が１７億４２３０万４０００円であること，同期間中の兼業事業売上高に占める原価率は６６．２７パーセントであること（以上につき，甲７０ないし７７），被告は，被告製品１－１及び同１－２につき平成２１年１２月１７日に，被告製品４－１及び同４－２につき平成２３年１１月７日に耐火認定（建築基準法及び同法施行令に規定する基準に適合することの認定）を受けたこと（当事者間に争いがない。）などの事実関係からすれば，上記真実擬制に係る事実は，客観的真実とも十分に符合しうるというべきである。
オそうすると，被告は，本件特許権１の侵害により，８億１６８５万６４１４円に１５パーセントを乗じて算出される１億２２５２万８４６２円（うち平成２６年１月２３日までの売上に係る利益は１億１７０３万２４５７円）の利益を受けたものと認められる。
(4)上記(3)のとおり，被告が受けた利益の額は，本件特許権１の特許権者である原告が受けた損害の額と推定されるところ（特許法１０２条２項），上記推定を覆すに足りる具体的事情はうかがわれない。したがって，原告は，被告による本件特許権１の侵害行為により，１億２２５２万８４６２円（平成２６年１月２３日までの侵害行為による損害は１億１７０３万２４５７円）の損害を受けたものと認められる。
また，被告による本件特許権１の侵害行為と因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用として，上記損害額の１割（１２２５万２８４６円〔平成２６年１月２３日までの侵害行為による損害は１１７０万３２４５円〕）を認めるのが相当である。しかるところ，原告は，本件特許権１の侵害による損害賠償請求と，本件特許権２の侵害による損害賠償請求のうち，侵害期間並びに損害額及び遅延損害金が重複する部分は，選択的請求の関係にあるとし，かつ，その一部請求として，７３７０万９０３９円及びこれに対する平成２６年１月２３日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めており，上記に認定したところによれば，本件特許権１の侵害により平成２６年１月２３日までに原告が受けた損害の額は，１億２８７３万５７０２円と認められるから，原告の上記損害賠償請求は，その全部に理由があることになる（本件特許権２の侵害により原告が受けた損害の額にかかわらず，原告の損害賠償請求はすべて理由がある。）。
７結論


以上によれば，原告は，被告に対し，本件特許権１の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求として，損害賠償金の一部である７３７０万９０３９円及びこれに対する不法行為後の日である平成２６年１月２３日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。また，原告は，被告に対し，特許法１００条１項に基づき，本件特許権２の侵害とみなされる行為である被告各製品の輸入，使用，譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めることができ，併せて，同条２項に基づき，被告各製品及びその半製品（別紙被告製品説明書２の構成を有するものの製品として完成するに至らないもの）の廃棄を求めることができる。
よって，原告の請求はいずれも理由があるから，これらを認容することとし，主文のとおり判決する（仮執行の宣言については，被告各製品及び半製品の廃棄を求める点については，相当でないのでこれを付さないこととする。）。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
鈴木千   帆
裁判官
天野研   司
被告製品目録
下記１－１，１－２   ，４－   １，４   －２記載の製品名，タイプ及び表面材の表面
形状の耐火パネル
１－１製品名：エコバンド６０
タイプ：箱目地タイプ
表面材の表面形状：リブ
１－２製品名：エコバンド６０
タイプ：箱目地タイプ
表面材の表面形状：フラット
４－１製品名：不燃エコバンド
タイプ：箱目地タイプ
表面材の表面形状：リブ
４－２製品名：不燃エコバンド
タイプ：箱目地タイプ
表面材の表面形状：フラット
（別紙）
被告製品説明書１
１．製品名等
エコバンド６０（箱目地タイプ）
不燃エコバンド（箱目地タイプ）
２．図面の説明
［第１図］建築用パネル（エコバンド６０）の断面図
［第２図］建築用パネル（エコバンド６０）を上下に嵌合した構造の断面図［第３図］建築用パネル（エコバンド６０）を左右に接合した構造の断面図［第４図］建築用パネル（エコバンド６０）の右上隅部のサンプルの写真；（ａ）正面図，（ｂ）右斜め正面図，（ｃ）右側面図，（ｄ）背面図，（ｅ）左側面図，（ｆ）右方向からの要部拡大図，（ｇ）左方向から
の要部拡大図，（ｈ）上方向からの要部拡大図
［第５図］建築用パネル（エコバンド６０）の右下隅部サンプルの写真；（ａ）左側面図，（ｂ）底面図，（ｃ）左斜め背面図，（ｄ）左斜め
側面図，（ｅ）右斜め背面図
［第６図］建築用パネル（エコバンド６０）の左上隅部のサンプルの写真；（ａ）正面図，（ｂ）左斜め正面図，（ｃ）左側面図，（ｄ）背面図，（ｅ）右側面図，（ｆ）左方向からの要部拡大図，（ｇ）右方向から
の要部拡大図，（ｈ）上方向からの要部拡大図
［第７図］建築用パネル（エコバンド６０）の左下隅部サンプルの写真；（ａ）右側面図，（ｂ）底面図，（ｃ）右斜め背面図，（ｄ）右斜め
側面図，（ｅ）右斜め背面図
［第８図］建築用パネル（エコバンド６０）の右隅部のパネル嵌合状態を示す
サンプルの写真；
（別紙）
（ａ）正面図，（ｂ）右斜め正面図，（ｃ）右側面図，（ｄ）背面図，
（ｅ）左側面図，（ｆ）要部拡大図
［第９図］建築用パネル（エコバンド６０）の左隅部のパネル嵌合状態を示す
サンプルの写真；
（ａ）正面図，（ｂ）左斜め正面図，（ｃ）左側面図，（ｄ）背面図，
（ｅ）右側面図，（ｆ）要部拡大図
［第１０図］建築用パネル（エコバンド６０）の左右のパネル接続を示すサン
プルの写真；
（ａ）左側のパネルの右側端部の平面図，（ｂ）右側のパネルの左側
端部の平面図
［第１１図］建築用パネル（不燃エコバンド）の断面図
３．構成の説明
１ａ：カラーガルバリウム鋼板からなる方形の表面材１０と裏面材２０との間に，フェノールフォーム３１と石膏ボード３２からなる芯材３０，又は，フェノールフォーム３１からなる芯材３０を挟持したパネルである。１ｂ：パネルの下端側には芯材端部より突出した雌型係合部４０が形成され，対向するパネルの上端側には表裏両面材が内側に屈曲して形成される屈曲段差部６，２４に続く雄型係合部５０が形成され，隣接するパネルと嵌合接続が可能とされた建築用パネルである。
１ｃ：嵌合接続方向に直角な方向の表面材１０の両端部が芯材３０の側面に沿ってＬ型に折り曲げられると共に，更にその先端が芯材厚みの表面から約１／３の位置からパネルの表面方向と平行になるように再度Ｌ型に折り曲げられて，全体としてパネルの嵌合方向と直角方向の側面１１から表面材１０の先端が突出された接合部材１２を有する。
１ｄ：芯材３０の側面に沿ってＬ型に折り曲げられてなるパネルの側面１１の表面材１０が内側に屈曲して形成される屈曲段差部１４を，雄型係合部５０の屈曲段差部６を設けた位置のパネルの側面１１に形成してなる。
４．芯材の説明
芯材３０は，エコバンド６０では，フェノールフォーム３１と石膏ボード３２とにより構成され，不燃エコバンドでは，フェノールフォーム３１により構成されている。
44   4
46   47   48   49
51   52   53   54   5
被告製品説明書２
１．製品名等
エコバンド６０
不燃エコバンド
２．図面の説明
［第１図］壁（エコバンド６０）の開口部の構造を示す断面図［第２図］第１図の壁の開口部の構造を分解した概略断面図［第３図］壁（エコバンド６０）の開口部の構造を示す断面図（第１図とは別タイプ）


－1－
平成２６年２月５日判決言渡
平成２４年（行コ）第３４５号納付義務不存在確認等請求控訴事件
主      文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２被控訴人の予備的請求を棄却する。
第２事案の概要等
１事案の概要
(1)本件は，英国領バミューダ諸島（以下「バミューダ」という。）の法律に基づいて組成されたリミテッド・パートナーシップ（以下「ＬＰＳ」という。）であり，かつ特例パートナーシップ（以下「ＥＰＳ」という。）である被控訴人が，処分行政庁から，被控訴人の平成１３年４月１６日から同年１２月３１日までの事業年度に関し，国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金（課税所得額２６億７６７５万９１３６円に対する納付すべき法人税額８億０２５４万７７００円）について法人税申告書の提出がなかったとして，法人税についての決定処分及び無申告加算税１億２０３８万１０００円の賦課決定処分を受けた（以下，前者を「本件決定」，後者を「本件賦課決定」といい，併せて，「本件各決定」という。）ことに対し，被控訴人は，我が国の法人税法上の納税義務者に該当せず，国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領した事実はないと主張して，控訴人に対し，①主位的請求として，本件各決定に係る納税義務が存在しないことの確認を求め，②予備的請求として，本件各決定の取消しを求めた事案である。
－2－
なお，略語は，特に断らない限り，原判決の例による。(2)争点は，被控訴人の，(a)租税法上の法人該当性（被控訴人が法人税法２条４号の「外国法人」に該当し，同法４条２項により法人税の納税義務を負うか（争点１），(b)租税法上の人格のない社団等該当性（仮に，被控訴人が「外国法人」に該当しなくても，同法２条８号の「人格のない社団等」に該当し，同法４条２項により収益事業から生ずる国内源泉所得について法人税の納税義務を負うか（争点２），(c)匿名組合契約に基づく利益分配金についての国内源泉所得の有無（被控訴人が同法１３８条１号所定の「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」として，同法施行令１７７条１項４号所定の「匿名組合契約に基づき利益の分配を受ける権利」により生ずる国内源泉所得を得ていたか（争点３）である。
(3)原審は，争点１につき，被控訴人は我が国の租税法上の法人に該当するとは認められず，争点２につき，被控訴人が租税法上の人格のない社団等に該当するとは認められず，したがって，被控訴人は法人税法上の納税義務者に当たるということはできないとした上，本件各決定はいずれも違法であるが，無効であるとまではいえないとして，①主位的請求を棄却し，②予備的請求を認容して，本件各決定を取り消した。
そこで，控訴人が，上記②を不服として，本件控訴をした。２関係法令の定め，前提事実，争点及び争点に対する当事者の主張(1)関係法令の定め，前提事実，争点及び争点に対する当事者の主張は，原判決別紙７に(2)のとおり争点３についての当審における当事者の主張を加え，後記３，４のとおり争点１，２についての当審における控訴人の主張を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第２事案の概要」の１項ないし５項（原判決別紙１，２，３の１・２，４ないし７及び別表１を含む。）に記載のとおりであるから，これを引用する。なお，法人税法及び所得税法は，いずれも平成１４年法律第１５号による改正前もの，法人税法施行令は，
－3－
同年政令第１０４号による改正前のものをいい，その他の関係法令及び通達も，平成１３年１２月３１日当時のものによる。
(2)原判決１４８頁７行目（別紙７）に，以下のとおり加える。「３争点３（被控訴人の匿名組合契約に基づく利益分配金についての国内源泉所得の有無）について
（控訴人の主張の要旨）
(1)国内において事業を行う者に対する出資につき，匿名組合契約に基づき利益の分配を受ける権利の運用又は保有により生ずる所得は，国内源泉所得に当たる（法人税法１４１条４号，１３８条１号，法人税法施行令１７７条１項４号）。
本件各取引確認書は，「ＡからＢ社に譲渡された本件各匿名組合契約の出資持分から生じた利益総額の９９％から，Ｂ社が負担した費用を控除した額」に相当する額の金銭（キャッシュフロー）と，「Ｂ社が本件各匿名組合契約の出資持分を取得するためにＣと締結した本件各借入契約Ⅰに係る支払利息及び費用の合計額」に相当する額の金銭（キャッシュフロー）をスワップ（交換）する契約であるかのように見えるが，一連の経過を見ると，スワップ契約という法形式を採用しているものの，被控訴人が本件各匿名組合契約に基づく利益分配金の９９％の支払を受けるために，本件各匿名組合契約の出資持分の９９％を取得する費用を負担して行われたものであり，被控訴人は，本件各匿名組合契約に基づく利益分配金請求権の運用又は保有により生ずる利益を得ているというべきである。
(2)アＢ社と被控訴人との間で行われた本件スワップ契約２，３及び本件各取引確認書による取引（本件スワップ取引）において，約定時点で双方のキャッシュフローの現在価値が等価であるか否かの検討等が行われた形跡はなく，等価であったことは不明であり，通常
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のキャッシュフローの交換を目的としたスワップ取引であるとは考えられず，金利スワップ取引で最低限取り決められる想定元本や期間の定めがなく，契約当事者間に存在する個別の事情を前提に行われた特殊の取引であった。
イＢ社は，本件各匿名組合契約に係る投資の期待収益率が２５％程度と極めて高く，取得費用の９９％を借入れにより調達したにもかかわらず，本件各匿名組合契約の出資持分（利益分配金を受ける権利）を取得すると同時にスワップ契約よりその９９％に相当する本件各分配金を受領する権利を被控訴人（及びＤ社）に譲渡しているところ，Ｂ社は，本件各借入契約Ⅰにおいて，投資のリスクを負わないことになっており，本件各匿名組合契約の出資持分の９９％に係る投資のリスクは，その取得費用の実質的な拠出者である被控訴人が負うものであった。


ウ被控訴人が受領した当該利益分配金のうち９９％相当額は，我が国，アイルランド，バミューダのいずれの国においても課税されないことになるところ，本件各出資持分譲渡契約，本件各借入契約Ⅰ，本件各借入契約Ⅱ，本件各取引確認書における契約当事者は，いずれもＥ・グループに属する事業体等であり，一連の契約関係は，Ｅ・グループにおける本件各匿名組合契約に係る投資スキームとして行われた。
エＢ社が，出資の９９％について本件スワップ取引をする合理的理由がなく，当該部分には，実体がない。
（被控訴人の主張の要旨）
(1)被控訴人がＢ社との間で締結した本件各取引確認書（甲７の１ないし３）は，被控訴人とＢ社の二者間におけるキャッシュフローの交換を目的とするスワップ契約であり，被控訴人が本件各取引確認書に基
－5－
づいて有する債権の債務者はＢ社以外になく，Ｂ社及び被控訴人は，日本に支店，代理人その他の恒久的施設を有しておらず，本件各取引確認書は，その締結・履行がすべて国外で完結しており，本件各取引確認書を含むデリバティブ取引は，法人税法１３８条１号の「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」に当たらない。被控訴人は，本件各匿名組合契約の当事者ではなく，本件各匿名組合に基づいて利益の分配を受ける権利を取得したこともない。
控訴人の主張は，本件各取引確認書の規定に表示された内容は，当事者であるＢ社と被控訴人の間では，Ｂ社から被控訴人に対し，本件各匿名組合契約の出資持分の９９％に係る利益分配請求権を譲渡するという効果意思に基づく契約であり，本件各取引確認書の規定をそのように解釈できるとするようであるが，そのように解することはできない。本件各取引確認書の規定はスワップ契約，本件各借入契約Ⅰ（乙２０ないし２２）の規定は融資契約として，いずれも極めて明確であって，疑問を差し挟む余地はない。本件各借入契約Ⅱ（乙２３，２５，２６）も，金銭消費貸借契約であり，それ以上の規定は含まれていない。
本件各取引確認書の規定上，利益分配金の収入の９９％相当額として計算される変動キャッシュフローと，本件各借入契約Ⅰ上の利息（固定金利３．５％）及び費用相当額の合計額として計算される固定キャッシュフローとをスワップする契約であることは明らかであり，それ以外の金員が当事者間で支払われる旨の規定はない。Ｂ社が被控訴人に対し，本件各匿名組合契約上の匿名組合員の権利を行使させることを認める規定等は存しない。被控訴人がＢ社に代わって，Ｃに対し，本件各借入契約Ⅰに係る支払利息及び費用を支払う旨の規定もない。
－6－
Ｂ社が本件各取引確認書を締結した目的は，本件各匿名組合契約への投資の原資を本件各借入契約Ⅰの融資資金によって調達することを可能にすることにあった（甲２４）。
被控訴人は，本件各匿名組合契約に投資をするのではなく，その損失リスクを負うことはない。固定キャッシュフローを支払う債務を負うのと引換えに，変動キャッシュフローのリスクと利益を引き受けたものである。
(2)ア被控訴人は，Ｂ社側の支払債務の上限となる変動キャッシュフローに内在するリスクを検討し，被控訴人側の支払債務の上限となる固定キャッシュフローの計算に使われる固定利率の合理性を検討した上，本件各取引確認書において規定した条件をスワップ契約として合理的と評価して合意したものである。仮に，被控訴人とＢ社がそのような検討をしなかったとしても，当事者が自己責任として損失を甘受することになるだけであって，本件各取引確認書の合意内容の解釈や有効性等に影響することはあり得ない。
イ本件各匿名組合契約の投資事業は不良債権投資事業であり，現実的な回収不能リスクと隣り合わせのリスクの高い投資であり，投資開始時点において期待収益率が高いことは結果的に高い収益を確実に挙げられることを意味せず，Ｂ社が本件各匿名組合契約に対する投資から利益が出るかは不明であった。
本件各匿名組合契約においては，匿名組合員は，匿名組合事業から生じる利益の配分を受けるだけでなく，損失の配分も受けることになっており（乙６ないし９），本件各匿名組合契約の平成１３年度ないし平成１６年度の損益は利益が出たものばかりではなく，すべて損失が生じたものもあったのであり，投資決定時点において，将来利益が出ることが確実であったのではないから，期待収益率が
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２５％の投資の持分を同時に譲渡することが不自然不合理とはいえない。
控訴人は，本件各取引確認書締結時点において，本件各匿名組合契約の利益分配金の額が，本件各借入契約Ⅰ上の利息と費用相当額を上回ることが確実であったことを示す主張立証をしていない。ウ控訴人は，社会的・経済的事実があったという裸の事実をいうものにすぎず，法律行為の内容を一切無視するものであって誤りである。課税要件事実の認定は真実に存在する法律関係に即して行われるべきである。
同グループ内の法人や事業体の間で契約がされることは珍しいものではなく，それぞれの法人や事業体は各機関により適法な意思決定をして契約を締結するものであり，本件各取引確認書によって本件各匿名組合契約の出資持分の９９％に係る利益分配請求権がＢ社から被控訴人に譲渡されたことの根拠になるものではない。本件スワップ契約，本件各借入契約Ⅰ，Ⅱにおいて，完全合意条項（当該書面契約に記載された内容以外の合意はないことを確認したもの）があり，書面記載のとおりの内容で機関決定がされている。エ本件取引の実体は，Ｂ社がＣから資金を調達し，Ａから本件各匿名組合契約の持分を取得したものであり，Ｂ社こそが投資家として自己勘定による投資をしたものである（甲２４）。
オ本件スワップ取引が通常の金利スワップ取引でないという控訴人の主張は，金利スワップ取引を矮小化した理解に基づく誤ったものである。
被控訴人は，本件スワップ取引が特定の想定元本に対して金融市場で成立している固定金利を利用して計算される固定キャッシュフローを交換するというプレインバニラと呼ばれる最も単純な金
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利スワップ取引であると主張したことはない。スワップ取引とは，それぞれ別々に特定して計算される一定期間における２種類のキャッシュフローの交換であり，契約当事者間の合意が成立し得るものであれば，どのようなキャッシュフローでも交換可能である。想定元本の規定がなければ，金利スワップ取引でないというものではない。」
３争点１（被控訴人の租税法上の法人該当性）についての控訴人の主張(1)我が国の租税法上の法人該当性の判断枠組み法人税法２条４号は，外国法人を「内国法人以外の法人をいう。」と規定しているが，我が国の租税法には，「法人」の意義について定義した規定は存在しないから，我が国の租税法上の「法人」は，我が国の私法上の「法人」と同義と解するのが相当である。


ところで，私法の一般法である我が国の民法の解釈において，「法人」とは，「自然人以外のもので，権利義務の帰属主体となることのできるもの」をいい，我が国では，内国法人については，法人法定主義（民法３３条）を採用し（その他，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律３条，会社法３条等），法人となる事業体を法律が明記しているため，法人に該当するか否かは法律によって法人格を付与されているか否かという形式的基準で判断することができる。
しかし，法人制度の具体的内容は，それぞれの国家の歴史的，経済的な経緯を踏まえた価値判断に基づく立法政策により異なり得るものであるから，外国においては，法人法定主義が採用されているとは限らないし，それが採用されていても，制度趣旨が我が国の法人法定主義と異なるものである場合や，適用対象が普遍的でなく，限定的なものである場合があり，その準拠法の下では法人格を付与されていないが，その名において権利を取得し，義務を負うなど，構成員とは独立した権利義務の主体として活動している事業体
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もあり得る。したがって，外国の事業体が我が国の私法上の法人に該当するか否かをその準拠法である当該外国の法令だけに基づいて形式的に判断することは相当ではない。外国の事業体の法人該当性の判断に当たっては，当該事業体がその準拠法の下において我が国の法人に認められるような権利義務の主体として設立が認められたものであるか否かを，準拠法の規定及びその解釈を基礎とした上で，実質的に判断するのが相当である。そうすると，外国の事業体の法人該当性の判断は，当該事業体の準拠法の規定及びその解釈を基礎として，その設立，組織，財産の管理や帰属状況等を考慮し，当該事業体が構成員から独立した権利義務の帰属主体として設立が認められているか否かを個別具体的に判断すべきである。その際，第１に，その名において契約を締結し，その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か（控訴人基準②）を根幹となる判断要素とした上，事業体として所有財産（不動産）を登記ないし登録ができるか否か，有限責任を負うにすぎない構成員がいるか否かなど，第２に，その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か（控訴人基準①），第３に，その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か（控訴人基準③），さらに，事業体の成立に登記，登録等の外部的手続を要するかなどの事情も総合して，当該事業体が準拠法によって我が国の法人であれば通常有すべき実質を付与されているか否かの観点から判断する必要がある。
(2)控訴人基準①ないし③についての原判決の判断の誤りア原判決は，控訴人基準①ないし③は，法人といえるための十分条件とまでいうことはできないし，任意組合や権利能力のない社団もこれらの基準に該当し得るから，上記基準は，法人と法人でない団体（事業体）とを明確に区別する基準として機能し得ないとする。
しかし，控訴人基準①及び②は，実体法的に法人制度の本質からみて，
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法人とその他の団体（組合や人格のない社団等）とを区別する重要な判断基準として機能するものである。また，控訴人基準③は，手続法的に法人として活動する上で不可欠な能力である。控訴人基準①ないし③は，法人の私法上の概念から導き出されるものであり，租税法上の法人の意義も私法上の法人の意義と同義に解すべきであるという借用概念の考え方と整合し，我が国において法人に認められる権利能力と同じ内容の権利能力が認められている外国の事業体を等しく法人として取り扱うことになり，課税実務において法的安定性や公平な取扱いを確保することに資するとともに，法人該当性の判断基準として十分なものであるから，原判決は，その評価を誤るものである。
イ原判決は，ある外国の事業体が法人，人格のない社団等又は任意組合のいずれであるかが判然としないときに，控訴人基準①及び②では，法人と人格のない社団等及び任意組合を区別することは困難であるとする。しかし，本件においては，ある外国の事業体が上記のいずれに当たるかではなく，我が国の法人と同様の権利義務の帰属主体と認められるか否かが検討されるべきであり，控訴人基準①ないし③が我が国の法人該当性の判断基準として十分なものであれば足りるから，原判決の指摘は，当を得ない。
ウ被控訴人には，控訴人基準①ないし③以外にも構成員から独立した法的主体として存在することを基礎づける重要な事由がある。(ｱ)我が国の法人の大部分が登記を成立要件としているように，事業体の成立については，構成員となる当事者間の合意だけでなく，登記，登録等の外部的手続を要するとされており，バミューダの法令でも，ＬＰＳの設立には登記等の外部的手続を要するところ，被控訴人は，バミューダにおいて，ＬＰＳかつＥＰＳとして登記されている。(ｲ)我が国の法人は，法人自体の債権者に対する排他的責任財産を作る法
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技術であり，法人の財産は，構成員の個人財産から区別され，個人に対する債権者の責任財産でなくなる。我が国の法人は債権者のための排他的責任財産が確保された結果，有限責任を負うにすぎない構成員が生じるが，本件ＬＰＳ契約によれば，リミテッド・パートナーは，経営や管理への参加を禁じられ（４．１条），ジェネラル・パートナーの事前の書面による同意を条件として，持分を譲渡することも可能であるとされており（９条），リミテッド・パートナーは，その個性や変動とは関係なく，被控訴人の経営や管理が行われる有限責任を負うにすぎない構成員であることを意味している。
(3)原判決基準①，②の誤り


原判決は，我が国の租税法上の法人を「法律により損益の帰属すべき主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認められたものであり，我が国の私法上の法人と同様，原則として，その準拠法によって法人とする（法人格を付与する）旨を規定されたもの」をいうとした上で，外国の事業体の我が国の租税法上の法人該当性について，①原則として，当該外国の法令の規定内容から，その準拠法である当該外国の法令によって法人とする（法人格を付与する）旨を規定されていると認められるか否か（原判決基準①），②当該事業体を当該外国の法令が規定するその設立，組織，運営及び管理等の内容に着目して経済的，実質的に見れば，明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認められたものといえるか否か（原判決基準②）を検討すべきであるとする。しかし，原判決は，私法上の法人の概念から離れ，独自に法人概念を規定した上で，その該当性の判断基準を定立するもので，相当とはいえないし，実質的にみても，法人概念を不当に狭めるものであって，相当性を欠くものである。
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ア原判決基準①につき，どのような団体にどのような権利義務を付与するかは，各国の立法政策の問題であり，法人と訳される外国の団体の概念が我が国の法人の概念と同一であるとは限らない。我が国の法人と同様の権利能力を有する団体が当該外国の法令では法人とする旨規定されていない場合があるし，逆の可能性も否定できない。そもそも外国で法人法定主義が採用されているとは限らず，法令により法人格を付与する旨規定された団体が存在しないこともあり得るから，外国の法令の規定内容如何により，我が国で法人とされるか否かが左右されることになって，公平の原則に反するし，法人法定主義が採用されていない法制下では，極めて不合理な結果が招来される。
イ原判決基準②につき，損益は私法上の権利義務に基づいて発生するものであるから，権利義務の帰属主体であれば，通常当然に損益ないし所得の帰属主体となるのであって，権利義務の帰属主体であることと別にあえて損益の帰属すべき主体として設立が認められたかを基準として定立する必要はなく，租税法上の法人の概念の解釈として，損益の帰属主体として設立が認められたことを法人該当性の判断基準とする根拠は乏しい。そして，控訴人基準②と原判決基準②との適用上の差異が実際に問題となるのは，当該外国の事業体が当該外国の準拠法により構成員とは別個の権利義務の主体として取り扱われているにもかかわらず，当該準拠法において，事業活動から生じた損益を構成員に帰属させることを許容する法制，とりわけ法的に，事業体にいったん帰属した損益について，その構成員に配分する方法が定められている場合の取扱いであり，そのような場合にまで，当該事業体の法人該当性を否定することは，他の外国の事業体との間で課税関係の公平を害するとともに，当該外国の準拠法の内容如何によって課税対象とならない事業体が生じる余地を生じさせ，ひいては租税回避の途を広げることになって，不当である。租税法の規定や課税実務上の取扱い
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は，ある事業体が法人税の納税義務者になるか否かを判断する場面での基準となることを予定していないから，それらを根拠に法人該当性の判断基準を導き出すことはできない。
ウ東京高等裁判所平成２５年３月１３日判決（乙５５，以下「平成２５年東京高裁判決」という。）は，控訴人主張の判断枠組みに沿うものである。平成２５年東京高裁判決は，米国デラウェア州のＬＰＳの法人該当性が争点となった事案について，外国の法令に準拠して設立された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは，原則として当該外国の法令の規定内容から，その準拠法である外国の法令によって法人とする（法人格を付与する）旨が規定されていると認められるか否かによって判断するのが相当であるとした。そして，法人該当性の判断に当たっては，当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に，当該外国の法令が当該事業体を法人とする旨規定しているかどうかだけでなく，当該外国の法令がその設立，組織，運営及び管理等についてどのように規定しているかも併せて検討すべきであるとした。さらに，当該事業体が損益の帰属すべき主体として設立が認められたものであるかどうか（原判決基準②に相当する事項）を判断基準とすることは不要とした上，デラウェア州ＬＰＳ法とＬＰＳ契約が各ＬＰＳの設立，組織，管理，運営等について規定しているところ（その名において契約を締結し，その名において権利を取得し義務を負うなど，独立した権利義務の主体となり，取得した不動産については，その名で登録することができ，その名において訴訟当事者となることもできるか等）を検討し，デラウェア州ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳが「separatelegalentity」となると規定する同法２０１条(b)は，同法に基づいて設立されるＬＰＳを法人とする旨規定しているものと解すべきであるとして，当該ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当すると判断した。これは，控訴人の主張と，本質において同様の見解である。
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４争点２（被控訴人の租税法上の人格のない社団等該当性）についての控訴人
の主張
(1)原判決は，要旨，被控訴人は，民法上の組合（任意組合）に類似した組織形成，運営等がされることを予定したものにすぎず，少なくとも，民法上の法人の組織，運営及び管理にみられるような団体としての組織を備え，多数決の原則が行われているということはできず，団体としての主要な点が確定しているともいえないから，人格のない社団等に該当しないとする（原判決５７頁ないし６０頁）。しかし，被控訴人は，次のとおり組織及び財産帰属のいずれの点においても，人格のない社団等と認められるための要件を満たしている。
(2)組織性について


ア人格のない社団等（権利能力のない社団）に該当するための要件は，①団体としての組織を備え，②多数決の原則が行われ，③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し，④その組織により代表の方法，総会の運営，財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることである（最高裁昭和３９年１０月１５日第一小法廷判決・民集１８巻８号１６７１頁，以下「最高裁昭和３９年判決」という。）。被控訴人は，上記①ないし④のすべての要件を満たし，組織の構成，存続及び運営等のいずれの点においても，任意組合におけるそれを超え，人格のない社団等というにふさわしい団体性を有している。なお，これらの要件は，すべて独立して厳格に満たされることが要求されるものではなく，むしろ社団性を認定するための指標であり，各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものであり，後記イないしオの諸要素を総合すると，被控訴人は，構成員から独立した団体としての実質を有しており，人格のない社団等の要件を満たしている。
イ①の要件について
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被控訴人は，ジェネラル・パートナーとリミテッド・パートナーとからなる事業体であり，構成員は特定されており，本件ＬＰＳ契約によれば，ジェネラル・パートナーが，被控訴人の事業及び業務の経営や管理に関して排他的に責任を負うとともに，パートナーシップの目的を実行するために必要なすべての事項を行う権限を付与され（４．１条），この独占的権限に基づき事業体としての意思決定を行い，被控訴人を代表して法律行為を行っているから，団体としての組織を備えている。
ウ②の要件について
上記イのとおり，被控訴人の事業の遂行に係る意思決定は，事業及び業務の経営や管理に関する独占的権限を有するジェネラル・パートナーに委ねられており，これはすべてのパートナー（構成員）が本件ＬＰＳ契約において合意しているものであり，パートナーシップ持分の過半数により解散を求めた場合には，パートナーシップは終了する（１１．１条）から，被控訴人において多数決の原則が行われている。
エ③の要件について
本件ＬＰＳ契約によれば，ジェネラル・パートナーの決定により一定の条件を満たす者が新規にリミテッド・パートナーとなることが認められ（８．１条，８．２条），リミテッド・パートナーは，ジェネラル・パートナーの同意を得て，保有するパートナーシップ持分を第三者に譲渡することができ（９条），さらに，バミューダ法上，財務大臣の同意があれば，ジェネラル・パートナーですら変更することができる（１８８３年ＬＰＳ法８Ｂ条，１９９２年ＥＰＳ法１３条）とされているから，被控訴人は，構成員の変更にもかかわらず，団体そのものが存続する。
オ④の要件について
上記イ，ウのとおり，本件ＬＰＳ契約においては，ジェネラル・パートナーが被控訴人を代表して業務執行を行うと定められている上，費用の支
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出（４．３条），受領する金銭の管理（４．５条），損益の配分及び現金の分配（５．１条，５．２条），会計監査（６条），パートナーシップの終了及び清算（１１．１条，１１．２条）についても，それぞれ定めがあり，これらの規定を含む本件ＬＰＳ契約の内容は，すべてのパートナーの書面による同意を得なければ，その全部又は一部を修正することはできないとされている（７条）から，被控訴人は，その組織において，代表の方法や財産の管理等，団体としての主要な点が確定している。
(3)財産帰属の点について
民法上の組合における財産の帰属形態である共有（合有）は，各共同所有者において目的物に対する管理権能と収益権能とを保有する（持分権を有する）と解されているのに対し，総有は，所有権に含まれる管理権能と収益権能とは全く分離し，管理権能は専ら社団に属し，各共同所有者は，単なる収益権能を有するにすぎず，共有における持分権を有しないと解されている。そして，人格のない社団等の財産は，構成員に総有的に帰属すると解されるところ，被控訴人において，被控訴人の財産である「partnershipproperty」に対して管理権能を有するのはパートナーシップであり，各パートナーは，収益権能のみを有し，管理権能を有しないと解されるから，被控訴人における財産の帰属形態は，総有に当たるとしても，共有（合有）に当たるとはいえない。したがって，被控訴人は，財産の帰属形態からみても，民法上の組合類似の団体性が認められるにすぎないものではない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人の予備的請求は，理由があるものと判断する。その理由は，次のとおり補正し，後記２のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１０頁２４行目の「１６１条１号の２号ないし７号又は９号ない
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し１２号」を「１６１条１号の２，２号ないし７号又は９号ないし１２号」と改める。
(2)原判決２２頁１５行目の「権利義務」から同１８行目の「であるから，」までを削除する。
(3)原判決２８頁６行目から７行目にかけての「基準とした場合には，」の後に「例えば，人格のない社団等がその名において登記をすることができないとされているように，」を加える。
(4)原判決２８頁１８行目の「あるときに，」の後に「表示のみから推認することは困難であり，」を加える。
(5)原判決２９頁８行目の「いわざるを得ない。」を「いわざるを得ず，それを法人と法人でない団体（事業体）とを区別する独立の基準とすることはできない。」
(6)原判決３５頁１行目の「である」の後に「場合」を加える。(7)原判決４３頁２６行目の「甲１２」の後に「（この法律意見書は，バミューダに本拠を有する法律事務所が，バミューダにおいて組成されたＥＰＳについての法律意見を述べるため作成されたものである。同事務所は，被控訴人の本件についての法律顧問であるが，その内容はバミューダ法の専門家による解釈として，疑義を生じさせる特段の事由が認められない限り，合理性を有するものと解されるところ，本件において，控訴人は，上記特段の事由がある旨の主張立証をしていない。）」を加える。
(8)原判決５１頁８行目の「存在しない。」の後に「したがって，上記(1)ウのとおり，被控訴人は，原則として，我が国の租税法上の法人に該当するとはいえない。」を加える。
(9)原判決５４頁５行目から１０行目までを次のとおり改める。「そこで，判断するに，上記各規定は，パートナーシップの事業から生ずる損益が各パートナーに帰属する旨を定めたものであると解されるから，
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割当て前の利益がパートナーシップに帰属するということの根拠となるものではない。」
(10)原判決５４頁１５行目から１９行目までを次のとおり改める。「そこで，判断するに，本件ＬＰＳ契約５．１条(a)の定めが存在することにより，割当て前の損益がパートナーシップにいったん帰属するものとは解されない。」
(11)原判決５９頁１７行目の「いうのである」の後に「（なお，ジェネラル・パートナーの死亡，破産，辞任，解任，離脱，解散等は，パートナーシップの終了原因とされており（本件ＬＰＳ契約１１．１条），ジェネラル・パートナーの個性が重視されているとともに，パートナーシップの存続自体が，リミテッド・パートナーの意思とは無関係の，ジェネラル・パートナーの事情により決まる場合があることとされている。）」を加える。２争点１（被控訴人の租税法上の法人該当性）について(1)我が国の租税法上の法人該当性の判断枠組みについて控訴人は，上記第２の３(1)のとおり主張する。
そこで，引用した原判決の説示と重複することを厭うことなく判断すると，次のとおりである。
まず，我が国の租税法には「法人」の意義についての定義規定がないため，租税法上の「法人」は我が国の私法上の「法人」と同義に解すべきである。そして，我が国では，内国法人について法人法定主義が採られているから，内国法人の法人該当性は，法律により法人格を付与されているかという形式的基準で判断することになる。
また，法人制度の具体的内容がそれぞれの国家の歴史的，経済的な経緯を踏まえた価値判断に基づく立法政策により異なり得るものであるため，外国において法人法定主義が採用されているとは限らず，それが採用されていても，我が国の法人法定主義と異なる制度趣旨から，その準拠法の下では法人
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格を付与されていないが，その活動実態として我が国の法人と類似のものがあり得ることは，控訴人の指摘するとおりである。
そして，控訴人は，この点から，外国の事業体が我が国の租税法上及び私法上の法人に該当するか否かを判断するに当たって，当該事業体がその準拠法の下において我が国の法人に認められるような権利義務の主体として設立が認められたものであるか否かを実質的に判断すべきであるとし，その判断基準として，控訴人基準①ないし③によるべきであるとして，上記第２の３(2)アないしウのとおり主張している。そこで，以下，さらにこれらの基準の当否を考え，外国の事業体の法人該当性の判断枠組みのあり方について検討する。
(2)控訴人基準①ないし③についての原判決の判断の誤りについてア控訴人の上記第２の３(2)アないしウの主張について判断するに，引用に係る補正後の原判決（２２頁２３行目ないし２９頁１９行目）に説示するとおり，控訴人基準①ないし③（①構成員の個人財産と区別された独自の財産を有すること，②独立した権利義務の帰属主体となる能力を有すること，③その名において訴訟当事者となり得ること）は，法人といえるための十分条件であるとはいえず，この基準をもって，現行法上法人とされる団体（事業体）とそうでない団体（事業体）とを区別する基準とすることは困難であると解される。
イ同イについて判断するに，我が国の租税法において，法人，人格のない社団及び組合という事業体が明文で規定されており，いずれも事業体として活動する実態を有しているところ，法人税法は，上記各事業体について，独自の定義規定を置かず，法人及び人格のない社団を法人税の納税義務者と規定しているが，組合は課税主体（納税義務者）としていない。そこで，本件においては，法人税法の解釈適用上，被控訴人がいずれに該当するか問題になるのである。すなわち，ある事業体が法人又は人格のない社団に
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該当する場合には，法人税の納税義務者とされるのに対し，組合に該当する場合には，納税義務者とされることはないから，その点が法人税法における処分の適法性を左右することになるのであってその区分こそが問題である。したがって，そのいずれかを明確に区別できないのであれば，判断基準として有用であるとはいえない。
ウ同ウ(ｱ)について判断するに，我が国の法令に基づき組成される事業体が我が国の私法上の法人とされる根拠は，法人法定主義により法人格を付与する旨の実体法上の規定があるからであり，登記されることによって法人格が付与されるわけではない。すなわち，平成１８年法律第５０号による改正前の民法３３条は，法人法定主義を採用し，法人について法人格を付与する旨の根拠規定となっており，同４５条１項は，法人設立後，所定の期間内に登記すべきことを定め，同条２項は，登記を対抗要件としていたものであるから，登記がされる前も法人が成立していることは，当然その前提とされていた。そうすると，バミューダの法令上，ＥＰＳについて法人格を付与する旨の規定があるか否かが問題となるところ，引用に係る原判決（５１頁６行目ないし８行目）に説示したとおり，そうした規定は存在しなかったのである。したがって，ＬＰＳの設立に登記を要し，ＬＰＳかつＥＰＳとして登記されていることは，被控訴人が構成員から独立した法的主体であることを基礎づける根拠としては薄弱である。同ウ(ｲ)について判断するに，控訴人が主張する事業体にどのような責任を負う構成員がいて，その者が経営や管理にどのように関与するか（パートナーの個性や変動と関係なく，被控訴人の経営や管理が行われる有限責任を負う構成員がいるか否か）という点は，それだけでは被控訴人の法人該当性を左右する事由になるものとはいえない。
エ以上によれば，控訴人の上記第２の３(2)の主張は，採用することができない。
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(3)原判決基準①，②の誤りについて
ア控訴人は，原判決の基準が誤りであるとして，上記第２の３(3)アないしウのとおり主張する。


しかしながら，当裁判所も，外国の事業体の法人該当性の判断枠組みとしては，①原則として，当該外国の法令の規定内容から，その準拠法である当該外国の法令によって法人とする（法人格を付与する）旨を規定されていると認められるか否かによるべきであり，諸外国の法制・法体系の多様性（特にいわゆる大陸法系と英米法系との法制・法体系の本質的な相違），我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革，歴史的経緯，背景事情等の多様性に鑑み，当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に，当該外国の法令において当該事業体を法人とする（当該事業体に法人格を付与する）旨を規定されているかどうかという点に加え，②当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立，組織，運営及び管理等の内容に着目して経済的，実質的に見れば，明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認められたものといえるかどうかを検討し，②の点が肯定される場合に，我が国の租税法上の法人に該当すると解するのが相当であると考える。そこで，以下では，「原判決基準」を単に「基準」と称し，控訴人の上記主張について判断する。
イ上記第２の３(3)アについて判断するに，原判決第３の１イ(ｳ)及びウ（同１９頁１８行目ないし２１頁２４行目）に説示したとおり，我が国の租税法は，「法人」概念につき民法上の「法人」と同義に解し，外国の準拠法上の法人格を付与する規定の有無により，その事業体が法人格を有するか否かを形式的に判断する建前を採ったものと解される。このような理解は，租税法律主義，法令の統一的解釈の観点からも根拠づけられるもので
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あり，私法上の法人概念を前提として，民法及び租税法上の法人概念と整合的に解釈しようとするもので，適用した際の実際上の不都合もない。これに対し，控訴人の主張によるときは，外国の事業体についてのみ，その準拠法上の法人格の有無という形式的・画一的基準によることなく，個別具体的な実質判断を要することとなり，内国法人の場合と比較し，法的安定性を欠くうらみがある。このように考えると，基準①は相当というべきである。
ウ同イについて判断するに，我が国の租税法上の法人が損益の帰属主体であることは，租税法の規定上明らかであり，上記に説示したとおり，租税法上の「法人」の意義は，私法上の「法人」と同義であるから，私法上の「法人」の要件として損益の帰属主体であることを挙げることは相当と解される。そして，法人において事業の損益により構成される所得の実質的な帰属主体が法人の構成員であることはないから，基準②は，法人とそうでない事業体とを区別する上で有用であり，かつ，相当というべきである。なお，控訴人は，控訴人基準②と基準②との適用上の差異が実際に問題となる例として，外国の事業体が当該国の準拠法により構成員とは別個の権利義務の主体として取り扱われているにもかかわらず，当該準拠法において，事業活動から生じた損益を構成員に帰属させることを許容する法制，とりわけ法的に，事業体にいったん帰属した損益について，その構成員に配分する方法が定められている場合の取扱いを挙げる。しかし，事業の損益が事業体にいったん帰属するといえるかは，当該法令の解釈如何によるべきところ，引用に係る補正後の原判決（５２頁１６行目ないし５５頁１行目）に説示するとおり，少なくとも，バミューダ法に準拠して組成された被控訴人には，事業の損益がいったん帰属するものではない。したがって，本件においては，控訴人の上記主張は，その前提を欠く。エ同ウについて判断するに，平成２５年東京高裁判決は，米国デラウェア
－23－
州ＬＰＳ法により組成されたＬＰＳの法人該当性に関する事案であって，そもそも，本件とは事案を異にするものである。その上に，上記ウに説示したとおり，バミューダ法には，ＥＰＳに関して法人格を付与する旨の規定は存在せず，したがって，平成２５年東京高裁判決が，当該ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するとの判断において前提とした米国デラウェア州ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳが「separatelegalentity」となる旨の規定（同法２０１条(b)）に相当する定めはバミューダ法にはないのである。加えて，平成２５年東京高裁判決の判示内容が，控訴人主張の判断枠組みに沿うものといえるかどうかについても疑問が残る。しかし，それを措くとしても，上記の理由により，同判決の判示内容が本件判断を左右するものとは解されない。
オ以上によれば，控訴人の上記第２の３(3)の主張は，採用することができない。
(4)小括
以上によれば，被控訴人は，租税法上の法人に該当するとは認められず，したがって，法人税法２条４号の「外国法人」に該当せず，同法４条２項本文による納税義務者に当たるということはできないから，法人税の納税義務を負うものとはいえない。
３争点２（被控訴人の租税法上の人格のない社団等該当性）について(1)控訴人は，上記第２の４(1)ないし(3)のとおり主張し，要するに，被控訴人は，組織及び財産帰属のいずれの点においても，人格のない社団等として認められるための要件をすべて満たしているというのである。そこで，以下，引用に係る原判決の説示との重複を厭うことなく判断する。(2)組織性について（上記第２の４(2)アないしオ）ア人格のない社団等（権利能力のない社団）に該当するための要件は，最高裁昭和３９年判決に従い，①団体としての組織を備え，②多数決の原則
－24－
が行われ，③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し，④その組織により代表の方法，総会の運営，財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要であるとされるところ，控訴人は，これらの要件は，すべて独立して厳格に満たされることが要求されるものではなく，むしろ社団性を認定するための指標であり，各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものである旨主張する。
そこで，判断するに，人格のない社団等は，事柄の性質上，法人格を有しないこと以外の点では，法人と同様の実質を有していることが必要であり，上記各要件は，その識別のための基準である。そうすると，控訴人の主張するように各要件を相対化することは相当とは解されず，４つの要件が独立して満たされる必要があると解すべきである。
もっとも，控訴人は，被控訴人につき，上記の各要件を満たしていると主張するので，順次これを検討する。
イ上記①の要件について


控訴人は，上記第２の４(2)イのとおり主張する。
そこで，判断するに，原判決（５９頁３行目ないし２６行目）に説示するとおり，被控訴人において，その管理及び運営に関する独占的権限は，ジェネラル・パートナーに付与され，ジェネラル・パートナーには，業務執行及び組織運営に係る意思決定を行い被控訴人を代表して取引等を行う権限が与えられ，本件ＬＰＳ契約上，リミテッド・パートナーが被控訴人の管理又は運営に参加し，その他の被控訴人の意思決定につき関与することは予定されていない。ところで，組合の業務の執行は，組合員の過半数で決し，組合契約で業務の執行を委任した者（業務執行者）が数人あるときは，その過半数で決するものとした上，組合の常務は，その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときを除き，各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる旨規定されているが（民法６７０条），
－25－
第三者との関係においては，組合契約その他により業務執行組合員が定められている場合は業務執行組合員が組合の業務に関して組合員全員を代表する権限を有すると解されている。そうすると，被控訴人は，民法上の組合（任意組合）に類似した組織形成，運営等がされているとみることができる。したがって，被控訴人が任意組合その他の契約関係により認められる団体性を超えて，意思決定機関，業務執行機関又は代表機関等の団体としての組織を備えているとはいえない。
そうすると，被控訴人は，①の要件を具備しているとみることはできない。
ウ上記②の要件について
控訴人は，上記第２の４(2)ウのとおり主張する。
そこで，判断するに，リミテッド・パートナーは，本件ＬＰＳ契約において，ジェネラル・パートナーに対し，被控訴人の事業及び業務の経営や管理に関する独占的権限を付与している。それは，民法上，組合の業務執行が多数決によって行われるのと異なるものではなく（民法６７０条１項，２項），上記イと同様，被控訴人について，民法上の組合（任意組合）に類似した組織形成，運営等がされていることを示すものにすぎないものと解される。
そうすると，被控訴人は，②の要件を具備しているとみることはできない。
エ上記③の要件について
控訴人は，上記第２の４(2)エのとおり主張する。
そこで，判断するに，引用に係る補正後の原判決（上記第３の１(11)に説示したとおり，ジェネラル・パートナーの死亡等がパートナーシップの強制的終了原因とされており，その限度において，パートナーシップの存続自体が，リミテッド・パートナーの意思とは無関係の，ジェネラル・パ－26－
ートナーの事情により決まる場合がある。
そうすると，被控訴人が，③の要件を具備するとみることには疑問がある。
オ上記④の要件について
控訴人は，上記第２の４(2)オのとおり主張する。
そこで，判断するに，控訴人が主張する事項は，いずれも民法上の組合（任意組合）に類似した属性でもあるというべきところ，原判決（５９頁１８行目ないし２６行目）に説示するとおり，被控訴人は団体としての組織を備えていないのであるから，本件ＬＰＳ契約の定めをもって，その組織により代表の方法，総会の運営，財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているとはいえない。
そうすると，被控訴人は，④の要件を具備しているとみることはできない。
カ以上によれば，被控訴人は，上記①，②，④の各要件を満たすものとはいえず，③の要件該当性には疑問がある。したがって，控訴人の上記主張は，理由がない。
(3)財産帰属の点について（上記第２の４(3)）控訴人は，上記第２の４(3)のとおり主張する。
そこで，判断するに，原判決（３５頁５行目ないし１５行目）が説示するとおり，１９０２年ＰＳ法によれば，ＬＰＳにおいては，パートナーシップ財産（partnershipproperty）に対するパートナーの持分が認められている（２４条）。そうすると，被控訴人における財産帰属形態は総有ではなく，合有というほかない。控訴人の主張は，その前提を欠くものである。したがって，控訴人の上記主張は，理由がない。
(4)小括
以上によれば，被控訴人は，法人税法２条８号の「人格のない社団等」に
－27－
該当せず，したがって，同法４条２項ただし書による納税義務者に当たるということはできないから，法人税の納税義務を負うことはない。４争点１，２についての控訴人のその余の主張は，いずれも上記の判断を左右するものではない。
第４結論
以上によれば，被控訴人の予備的請求は争点３について判断するまでもなく，理由があるから認容すべきであり，これと同旨の原判決は相当であって，本件控訴は理由がない。
よって，本件控訴を棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第２２民事部
裁判長裁判官      加藤    新太郎
裁判官      河田    泰常
裁判官柴田秀は，退官につき，署名押印することができない。
裁判長裁判官      加藤    新太郎


平成２７年３月１９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第１６２号職務発明対価請求事件
口頭弁論終結日平成２７年２月５日
判                  決
東京都西多摩郡瑞穂町＜以下略＞
原              告        Ａ同訴訟代理人弁護士        寒河    江    孝      允同訴訟復代理人弁護士      戸    田    順      也
三重県四日市市＜以下略＞
被              告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社同訴訟代理人弁護士        北    原    潤      一
梶    並      彰一    郎
同          弁理士        古    橋    伸      茂
主                  文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
（主位的請求）
被告は，原告に対し，３０００万円及びこれに対する平成２５年７月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
被告は，原告に対し，平成２７年４月１日限り，３０００万円を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の従業員であった原告が，被告に在籍中，被告の業務範囲に属し，かつ，原告の職務に属する行為によってした発明（後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録１～５項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下，上記各(1)記載の特許を順に「本件第４特許」，「本件第５特許」，「本件第６特許」，「本件第８特許」及び「本件第９特許」といい，各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第４発明」などという。また，上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。）をし，それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して，被告に対し，①主位的に，特許法３５条３項及び５項に基づく相当の対価の一部である３０００万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成２５年７月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，②予備的に，支払日を平成２７年４月１日とする将来請求として，後記被告特許規程及び特許法３５条３項に基づく評価期間を平成２４年度から平成２６年度まで（平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで）とする本件第４発明ないし本件第６発明の実績報奨金の一部である３０００万円の支払を求めた事案である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。）
(1)当事者等
ア被告は，弁論分離前の相被告ＨＯＹＡ株式会社（以下「ＨＯＹＡ」という。）の関連会社であり，液晶ディスプレイ・パネル用ガラス基板の製造・販売を主たる事業とする株式会社である。
イ原告は，平成２１年１１月から平成２５年３月までの間，被告の従業員であった者であり，それ以前はＨＯＹＡに在職していた。(2)原告の職務発明及び特許を受ける権利の承継ア原告は，被告に在籍中，単独で（本件第４発明及び本件第６発明）又は他の従業員と共同で（本件第５発明，本件第８発明及び本件第９発明），本件各発明をした。本件各発明は，被告の業務範囲に属し，かつ，発明をするに至った行為が被告における原告の職務に属するものであり，特許法３５条１項所定の職務発明に当たる。
イ被告は，後記被告特許規程に基づき，平成２２年７月２６日に本件第４発明及び本件第６発明について，平成２３年３月２５日に本件第５発明，本件第８発明及び本件第９発明について，それぞれ特許を受ける権利を原告から承継した。
(3)被告の特許出願及び登録
被告は，別紙本件各特許目録１～５項の各(1)に記載のとおり，本件各発明につき特許出願をし，特許登録を経た。本件各発明に係る本件各特許の特許請求の範囲の請求項の記載は別紙本件各特許目録１～５項の各(2)に記載のとおりである。
(4)被告の職務発明に関する規程の定め
●（省略）●
２争点
(1)主位的請求
ア本件各発明についての相当の対価の額
イ被告特許規程の定めにより対価を支払うことの合理性の有無ウ被告特許規程による対価の支払時期に関する定め及びその到来の有無
(2)予備的請求
ア将来請求の可否
イ本件第４発明ないし本件第６発明についての実績報奨金の額ウ被告特許規程の定めにより対価を支払うことの合理性の有無
３争点に関する当事者の主張
(1)主位的請求
ア本件各発明についての相当の対価の額
（原告の主張）
(ア)被告による本件各発明の実施
被告及びその海外子会社は，型番がＮＡ３２ＳＧ以降の製品のうち，
●（省略）●
(イ)相当の対価の額
ａ本件第４発明及び本件第６発明は，ガラス板の冷却速度を調整可能なガラス板製造方法，ガラス板製造装置及びガラス板冷却方法を提供するものであり，これにより液相温度の高いガラスも液晶化させずに冷却することが可能になる。また，冷却の設備がコンパクトになり，制御性も高まることから，板ガラスの肉厚及び反りの品質が安定し，冷却に要する消費電力も改善できる。
本件第５発明，本件第８発明及び本件第９発明は，シートガラスの幅方向の収縮を効果的に抑制し，良好な製造効率でガラス基板を製造することができるガラス基板の製造方法及び製造装置を提供するものであり，これにより板ガラスの肉厚及び反りの品質を改善することができるとともに，歩留りを向上させることができる。


ｂ被告の連結売上高は，被告単体の売上高として年１００億円，それ以外の売上高として年３００億円の合計年４００億円である。そして，①本件各特許が２０年間存続すること，②本件各発明の実施によって製造される製品が全体の２０％であること，③本件各発明を実施許諾するのであれば実施料は少なくとも売上高の１％となるので，被告はそれだけの利益を得ているといえること，④本件各発明についての被告の貢献度は３０％を超えないこと，⑤本件第５発明，本件第８発明及び本件第９発明については共同発明者がいるが，共同発明者との関係での原告の貢献度は少なくとも８０％であること，⑥被告自身の売上げ以外の部分については，被告が他社に実施させて利益を得ているという点で，被告は本件各発明の独占によってその５０％を得たものといえることから，本件各発明についての相当の対価の額は，別紙計算書のとおり，少なくとも合計４３億１２００万円となる。
（被告の主張）
争う。
イ被告特許規程の定めにより対価を支払うことの合理性の有無
（被告の主張）
●（省略）●
（原告の主張）
●（省略）●
ウ被告特許規程による対価の支払時期に関する定め及びその到来の有無
（被告の主張）
仮に被告特許規程に基づき対価を支払うことが不合理であるとされるとしても，対価の支払時期は，被告特許規程に定められたところによることになる。●（省略）●
（原告の主張）
●（省略）●
なお，仮に特許登録以降の実施については支払時期の定めがあるといえるとしても，特許登録より前の実施については実績報奨金の支払に関する定めがないから，少なくとも本件各特許の特許登録より前の実施に係る相当の対価の支払請求権については支払時期が到来している。
(2)予備的請求
ア将来請求の可否
（原告の主張）
原告は，平成２５年７月２８日，被告に対し，本件第４発明ないし本件第６発明についての対価を請求したが，被告はその支払を拒絶した。この経緯からして，被告が平成２６年度までの評価期間についての実績報奨金を将来支払う可能性は低く，原告にはあらかじめ請求をする必要がある。
（被告の主張）
被告特許規程によれば，上記各発明の実績報奨金の金額が決定するのは評価期間が満了した平成２７年３月３１日よりも後である。実績報奨金の算定基準となる寄与度等は今後変動し得るものであり，現時点で確定的には認定できない。したがって，上記実績報奨金につきあらかじめ請求をする必要があるとはいえない。
イ本件第４発明ないし本件第６発明についての実績報奨金の額
（原告の主張）
前記(1)ア（原告の主張）で述べたところによれば，被告は，上記各発明の実施により，その権利存続期間２０年間において合計２７億４４００万円の利益を得ることになる。したがって，上記各発明の登録から平成２６年度までの３年間の評価期間における実績報奨金の額は，上記利益の２０分の３に相当する４億１１６０万円となる。
（被告の主張）
争う。
ウ被告特許規程の定めにより対価を支払うことの合理性の有無前記(1)イの主位的請求に関する各当事者の主張と同じ。
第３当裁判所の判断
１主位的請求について
(1)争点(1)ア（本件各発明についての相当の対価の額）について検討する。原告は被告特許規程に基づき本件各発明について特許を受ける権利を被告に承継させたところ，被告特許規程の定めにより対価を支払うことが特許法３５条４項の規定により不合理と認められる場合において，被告特許規程に基づき支払われた金銭の額が同条５項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解される。もっとも，被告は，特許を受ける権利を承継しない場合でも本件各発明につき通常実施権を有するのであるから（同条１項），対価額の算定に当たり考慮されるべき「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」（同条５項）とは，被告が通常実施権により得るべき利益を控除したもの，すなわち，特許発明の実施を排他的に独占することにより得るべき利益（以下「独占の利益」という。）をいうと解すべきものとなる。
そして，原告は，被告が自ら又は子会社において本件各発明を実施することにより独占の利益を得ている旨主張し，被告の連結売上高を基礎として算定した相当の対価の支払を請求するものであるから，これを認めるためには，本件各発明の実施の事実並びに独占の利益の発生及びその額を主張し，立証しなければならないことになる。
(2)そこで判断するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば以下のとおり解することができ，これによれば，本件各発明についてはいずれも実施の事実を認めるに足りないと判断するのが相当である。
ア本件各発明の実施の状況に関する原告の主張は，●（省略）●というものであるが，上記別紙に記載された各炉の構成及びこれを用いた製造方法に関する説明は，要は，原告が実施を主張する本件各特許の請求項の記載に沿うように炉の構成及び製造方法を特定して，当該請求項の文言を充足すると主張するにとどまるということができる。イ原告の上記アの主張を裏付ける証拠として提出されているのは，いずれも原告自身の作成した陳述書等（甲Ｂ２３～２６）であって，客観的な裏付けに乏しい上，その内容は，ガラス板の製造工程や本件各発明の内容に関する一般的な技術説明の域を出ないものであって，具体性を欠くというほかない。


(3)付言するに，従業者が使用者に対し職務発明について相当の対価の支払を求める訴訟においては，一般に，使用者の側が実施の有無，独占の利益等に関する証拠を多数保有しているので，従業者の側で発明の実施，独占の利益の存在等を裏付ける事情をある程度具体的に示した場合であれば，使用者の側で実施の有無，独占の利益の存否等について積極的に開示すべきものと考えられる。ところが，本件において，原告は，本件各発明が被告又はその子会社の製品の２割について実施され，相当の対価の額は合計で約４３億円に上ると主張し，その支払を請求（一部請求）するというのであるから，訴え提起に先立って事実関係を十分に調査し，可能な限り証拠を収集して，訴状に具体的な請求原因事実を記載すべきところ（民事訴訟法２条，民事訴訟規則５３条１項参照），本件の訴状には実施の状況に関して極めて漠然とした記載しかなく，当裁判所がこの点を明瞭にするよう再三求めたにもかかわらず，上記(2)の程度の主張立証しかされなかった（以上は当裁判所に顕著である。）。なお，原告は実施の事実を立証するためとして，被告に対する文書提出命令の申立てをしたが，以上の経過に照らすと原告の申立ては明らかに失当であるので，当裁判所はこれを採用しなかった。
(4)以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の主位的請求は理由がない。
２予備的請求について
(1)争点(2)ア（将来請求の可否）について
原告は，本件第４発明ないし本件第６発明につき被告特許規程に基づく平成２６年度までの評価期間に係る実績報奨金の支払を求めるところ，被告は，評価期間の末日である平成２７年３月３１日が経過するまではその算定ができず，予め請求する必要がない旨主張する。
そこで判断するに，証拠（甲１３の１及び２，１４）及び弁論の全趣旨によれば，原告が被告に対し平成２５年７月２８日に上記各発明につき対価の支払を請求したところ，被告がその支払を拒絶したことが認められる。また，本件訴訟において被告が実績報奨金の支払義務に関する原告の主張を争っていることは当裁判所に顕著である。以上によれば，原告があらかじめ実績報奨金の支払を請求する必要があるものと認められる。(2)争点(2)イ（本件第４発明ないし本件第６発明についての実績報奨金の額）について
原告は被告及びその子会社が上記各発明を実施していることを前提に実績報奨金の支払を請求するものであるが，実施していると認めるに足りないことは前記１(2)のとおりである。
(3)以上によれば，原告の予備的請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
第４結論
よって，原告の請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷    川      浩      二裁判官        髙    橋         彩裁判官        植    田      裕紀    久
（別紙一部省略）
別紙
本件各特許目録
１本件第４特許
(1)特   許番号              特許第５１５４７００号発明の名称ガラス板製造方法，ガラス板製造装置およびガラス板冷却方法出願日            平成２３年８月４日（特願２０１１－５４２３９４）
優先日            平成２２年８月４日
登録日            平成２４年１２月１４日
(2)本件第４発明
ア請求項１
「成形体（１０）からオーバーフローした溶融ガラス（９０）を，前記成形体の両側面に沿って流下させた後，前記成形体の下端部近傍で合流させてガラス板（９１）を製造する，ガラス板製造方法であって，前記溶融ガラスの合流ポイントより下方で，前記溶融ガラスの流れ方向に沿って並列して配置され，前記ガラス板の冷却速度を調整する複数の冷却調整板（４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，・・・）により，前記ガラス
板を冷却する冷却工程と，
前記各冷却調整板の温度を制御する温度制御工程と，
を備え，
前記各冷却調整板は，前記溶融ガラスの流れ方向に交差する水平方向
に延び，
前記温度制御工程において，前記各冷却調整板の全体は，流体によっ
て冷却される，
ガラス板製造方法。」
イ請求項２
「前記各冷却調整板の全体は，前記ガラス板と対向する面の裏面側から
冷却される，
請求項１に記載のガラス板製造方法。」
ウ請求項３
「前記複数の冷却調整板は，前記溶融ガラスの合流ポイントの近傍に配置されて前記合流ポイントの上側雰囲気および下側雰囲気を仕切る上下
雰囲気仕切り部材（２０）の下方に配置される，
請求項１または２に記載のガラス板製造方法。」
エ請求項１４
「成形体（１０）からオーバーフローした溶融ガラス（９０）を，前記成形体の両側面に沿って流下させた後，前記成形体の下端部近傍で合流させて形成するガラス板（９１）を冷却する，ガラス板冷却方法であっ
て，
前記溶融ガラスの合流ポイントより下方に配置され，前記ガラス板の冷却速度を調整する第１の冷却調整板と，前記第１の冷却調整板に対応して設けられ前記第１の冷却調整板の温度を制御する第１の温度制御ユニットとによって前記ガラス板を冷却する第１冷却ステップと，前記溶融ガラスの流れ方向に対して，前記第１の冷却調整板および前記第１の温度制御ユニットの下流に配置され，前記第１の冷却調整板および前記第１の温度調整ユニットにそれぞれ並列する第２の冷却調整板および第２の温度制御ユニットであって，前記ガラス板の冷却速度を調整する前記第２の冷却調整板と，前記第２の冷却調整板に対応して設けられ前記第２の冷却調整板の温度を制御する前記第２の温度制御ユニットとによって前記ガラス板を冷却する第２冷却ステップと，
を備え，
前記第１の冷却調整板および前記第２の冷却調整板は，前記溶融ガラ
スの流れ方向に交差する水平方向に延び，
前記第１の冷却調整板および前記第２の冷却調整板の全体は，流体に
よって冷却される，
ガラス板冷却方法。」
２本件第５特許
(1)特   許番号              特許第５１５４７１３号発明の名称ガラス基板の製造方法およびガラス基板の製造装置出願    日平成２４年３月３０日（特願２０１２－５２５５６４）
優先    日平成２３年３月３１日
登録    日平成２４年１２月１４日
(2)本件第５発明
ア請求項１


「ダウンドロー法により，溶融ガラスを成形体からオーバーフローさせてシートガラスに成形し，前記シートガラスを流下方向に引き伸ばしながら冷却することによりガラス基板を製造する方法であって，前記シートガラスが前記成形体から離れた後，前記シートガラスの温度が軟化点より高い温度から徐冷点近傍になるまでの温度領域にあるとき，前記シートガラスの側部に向かって張力を加えながら，前記側部の粘度を１０9.0～１０14.5Ｐｏｉｓｅの範囲内に維持して冷却し，
前記温度領域において，
前記シートガラスの板厚を幅方向に均一にするための板厚均一化工程
と，
前記板厚均一化処理の後に，前記シートガラスの反りを低減するため
の反り低減工程と，
を行い，
前記板厚均一化工程は，前記シートガラスの中央領域における幅方向の温度分布を均一にし，かつ，前記シートガラスの両側部の温度を，前
記中央領域の温度より低くし，
前記反り低減工程では，前記板厚均一化工程より前記シートガラスの幅方向の温度分布を低温にし，前記中央領域の中心部から前記側部に向けて前記シートガラスの幅方向に温度勾配を形成する，ガラス基板の製造方法。」
イ請求項２
「前記シートガラスの側部の粘度が，前記流下方向に沿って高くなるよ
うに冷却する，
請求項１に記載のガラス基板の製造方法。」
ウ請求項３
「前記成形体直下におけるシートガラスの粘度は，１０5.7～１０7.5Ｐｏｉ
ｓｅであり，
前記シートガラスの側部の粘度が１０9.0Ｐｏｉｓｅ以上になるように前
記シートガラスを急冷する，
請求項１または２に記載のガラス基板の製造方法。」
エ請求項４
「前記シートガラスを急冷した後，急冷時よりも冷却能を低下させて前記側部を冷却することにより，前記側部の粘度を１０9.0～１０14.5Ｐｏｉ
ｓｅの範囲内に維持する，
請求項３に記載のガラス基板の製造方法。」
オ請求項６
「ダウンドロー法により，溶融ガラスを成形体からオーバーフローさせてシートガラスに成形し，前記シートガラスを流下方向に引き伸ばしながら冷却することによりガラス基板を製造する方法であって，前記シートガラスが前記成形体から離れた後，前記シートガラスの温度が軟化点より高い温度から徐冷点近傍になるまでの温度領域にあるとき，前記シートガラスの両側部に向かって前記シートガラスの幅方向に張力を加えながら，前記側部の粘度を１０9.0～１０14.5Ｐｏｉｓｅの範囲
内に維持して冷却し，
前記温度領域において，
前記シートガラスの板厚を幅方向に均一にするための板厚均一化工程
と，
前記板厚均一化処理の後に，前記シートガラスの反りを低減するため
の反り低減工程と，
を行い，
前記板厚均一化工程は，前記シートガラスの中央領域における幅方向の温度分布を均一にし，かつ，前記シートガラスの両側部の温度を，前
記中央領域の温度より低くし，
前記反り低減工程では，前記板厚均一化工程より前記シートガラスの幅方向の温度分布を低温にし，前記中央領域の中心部から前記側部に向けて前記シートガラスの幅方向に温度勾配を形成する，ガラス基板の製造方法。」
カ請求項７
「前記シートガラスの側部の粘度が，前記流下方向に沿って高くなるよ
うに冷却する，
請求項６に記載のガラス基板の製造方法。」
キ請求項８
「前記成形体直下におけるシートガラスの粘度は，１０5.7～１０7.5Ｐｏｉ
ｓｅであり，
前記シートガラスの側部の粘度が１０9.0～１０10.5Ｐｏｉｓｅの範囲内
になるように前記シートガラスを急冷し，
前記シートガラスを急冷した後，急冷時よりも冷却能を低下させて前記側部を冷却することにより，前記側部の粘度を１０10.5～１０14.5Ｐｏｉ
ｓｅの範囲内に維持する，
請求項６または７に記載のガラス基板の製造方法。」
ク請求項９
「冷却ローラを用いて，成形体直下における前記シートガラスを，前記側部の粘度が１０9.0～１０10.5Ｐｏｉｓｅの範囲内になるように急冷する，請求項８に記載のガラス基板の製造方法。」
ケ請求項１０
「前記冷却ローラにより急冷された前記シートガラスを，前記シートガラスと離間して設置される冷却ユニットを用いて冷却することにより，前記側部の粘度を１０10.5～１０14.5Ｐｏｉｓｅの範囲内に維持する，請求項９に記載のガラス基板の製造方法。」
コ請求項１１
「前記反り低減工程では，前記シートガラスの幅方向に形成された前記温度勾配が低減するように，前記シートガラスの歪点近傍に向かって前
記シートガラスを冷却する，
請求項６から１０のいずれか１項に記載のガラス基板の製造方法。」
３本件第６特許
(1)特   許番号              特許第５１９０５５８号発明の名称ガラス板製造装置およびガラス板冷却方法出願    日平成２４年１０月３０日（特願２０１２－２３９４１７）原出願   日            平成２３年８月４日（特願２０１１－５４２３９４の分割）
優先    日平成２２年８月４日
登録    日平成２５年２月１日
(2)本件第６発明
ア請求項１
「成形体（１０）からオーバーフローした溶融ガラス（９０）を，前記成形体の両側面に沿って流下させた後，前記成形体の下端部近傍で合流させてガラス板（９１）を製造する，ガラス板製造装置（１００）であ
って，
前記溶融ガラスの合流ポイントの近傍に配置される断熱材（２０）と，前記断熱材の下方に配置され，前記ガラス板の冷却速度を調整する複数の冷却調整ユニット（４０ａ，４０ｂ，４０ｃ，・・・）と，
を備え，
前記冷却調整ユニットは，


前記ガラス板と対向する面を有し，かつ，前記溶融ガラスの合流ポイントより下方で，前記ガラス板の流れ方向に沿って並列して配置され，前記ガラス板の冷却速度を調整する冷却調整板（４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，・・・）と，
前記冷却調整板に対応して設けられ，前記冷却調整板を冷却する温度
制御ユニット（５０ａ，・・・）と，
を有し，
前記ガラス板は，前記温度制御ユニットによって冷却されて冷却源となった前記冷却調整板により，冷却速度が調整されて段階的に冷却され
る，
ガラス板製造装置。」
イ請求項２
「前記各冷却調整板は，前記ガラス板の流れ方向に沿って，隣接して配
置されている，
請求項１に記載のガラス板製造装置。」
ウ請求項３
「前記各冷却調整板の前記ガラス板と対向する面の反対側の空間は，断熱部材（７１）により，前記各冷却調整板に対応した空間に区切られて
いる，
請求項１または２に記載のガラス板製造装置。」
エ請求項４
「前記断熱材は，前記溶融ガラスの合流ポイントの上側雰囲気および下
側雰囲気を仕切る，
請求項１から３のいずれか１項に記載のガラス板製造装置。」
オ請求項５
「前記冷却調整板は，チャンネルであり，
前記チャンネルの主部が，前記ガラス板と対向する，
請求項１から４のいずれか１項に記載のガラス板製造装置。」
カ請求項６
「成形体（１０）からオーバーフローした溶融ガラス（９０）を，前記成形体の両側面に沿って流下させた後，前記成形体の下端部近傍で合流させて形成するガラス板（９１）を，冷却調整板および温度制御ユニットを有し前記ガラス板の冷却速度を調整する複数の冷却調整ユニットに
よって冷却する，ガラス板冷却方法であって，
前記溶融ガラスの合流ポイントより下方に配置され，前記ガラス板と対向する面を有し前記ガラス板の冷却速度を調整する第１の前記冷却調整板と，前記第１の冷却調整板に対応して設けられ前記第１の冷却調整板を冷却する第１の前記温度制御ユニットとによって前記ガラス板を冷
却する第１冷却ステップと，
前記ガラス板の流れ方向に対して，前記第１の冷却調整板および前記第１の温度制御ユニットの下流に配置され，前記第１の冷却調整板および前記第１の温度調整ユニットにそれぞれ並列する第２の前記冷却調整板および第２の前記温度制御ユニットであって，前記ガラス板と対向する面を有し前記ガラス板の冷却速度を調整する前記第２の冷却調整板と，前記第２の冷却調整板に対応して設けられ前記第２の冷却調整板を冷却する前記第２の温度制御ユニットとによって前記ガラス板を冷却する第
２冷却ステップと，
を備え，
前記冷却調整ユニットは，前記溶融ガラスの合流ポイントの近傍に配
置される断熱材の下方に配置され，
前記ガラス板は，前記第１冷却ステップおよび前記第２冷却ステップにおいて，前記温度制御ユニットによって冷却されて冷却源となった前記冷却調整板により，冷却速度が調整されて段階的に冷却される，ガラス板冷却方法。」
４本件第８特許
(1)特   許番号              特許第５３４９６６８号発明の名称ガラス基板の製造方法およびガラス基板の製造装置出願    日平成２４年１０月３０日（特願２０１２－２３９６４４）原出願   日            平成２４年３月３０日（特願２０１２－５２５５６４の分割）
優先    日平成２３年３月３１日
登録    日平成２５年８月３０日
(2)本件第８発明
ア請求項１
「ダウンドロー法により，溶融ガラスを成形体からオーバーフローさせてシートガラスに成形し，前記シートガラスを流下方向に引き伸ばしながら冷却することによりガラス基板を製造する方法であって，前記成形体直下における前記シートガラスの粘度は，１０5.7～１０7.5Ｐ
ｏｉｓｅであり，
前記シートガラスが前記成形体から離れた後，前記シートガラスの中央領域の温度が軟化点より高い温度から徐冷点近傍になるまでの温度領域にあるとき，前記シートガラスの両側部に向かって前記シートガラスの幅方向に張力を加えながら，前記側部の粘度を１０9.0～１０14.5Ｐｏｉ
ｓｅの範囲内に維持して冷却し，
冷却ローラを用いて，前記成形体直下における前記シートガラスを，前記側部の粘度が１０9.0～１０10.5Ｐｏｉｓｅの範囲内になるように急冷
し，
前記シートガラスを急冷した後，前記シートガラスと離間して設置される冷却ユニットを用いて，急冷時よりも冷却能を低下させて前記側部を冷却することにより，前記側部の粘度を１０10.5～１０14.5Ｐｏｉｓｅの
範囲内に維持する，
ガラス基板の製造方法。」
イ請求項２
「前記シートガラスの前記側部の粘度が，前記流下方向に沿って高くな
るように冷却する，
請求項１に記載のガラス基板の製造方法。」
５本件第９特許
(1)特   許番号              特許第５３５２７５３号発明の名称ガラス基板の製造方法およびガラス基板の製造装置出願    日平成２５年７月１２日（特願２０１３－１４５９８４）原出願   日            平成２４年３月３０日（特願２０１２－２３９６４４の分割）
優先    日平成２３年３月３１日
登録    日平成２５年８月３０日
(2)本件第９発明
ア請求項１
「ダウンドロー法により，溶融ガラスを成形体からオーバーフローさせてシートガラスに成形し，前記シートガラスを流下方向に引き伸ばしながら冷却することによりガラス基板を製造する方法であって，前記シートガラスが前記成形体から離れた後，前記シートガラスの温度が軟化点より高い温度から徐冷点近傍になるまでの温度領域にあるとき，前記シートガラスに接触するように設置される第１熱処理ユニットにより前記シートガラスの側部を熱処理し，その後，前記シートガラスと離間して設置される第２熱処理ユニットにより前記シートガラスの前記側部を熱処理して，前記側部に向かって張力を加えながら，前記側部の粘度を１０9.0～１０14.5Ｐｏｉｓｅの範囲内に維持して冷却する，ガラス基板の製造方法。」
イ請求項２


「前記シートガラスの前記側部の粘度が，前記流下方向に沿って高くな
るように冷却する，
請求項１に記載のガラス基板の製造方法。」
ウ請求項３
「前記温度領域において，前記シートガラスの板厚を幅方向に均一にす
るための板厚均一化工程を行う，
請求項１または２に記載のガラス基板の製造方法。」
エ請求項４
「前記成形体直下における前記シートガラスの粘度は，１０5.7～１０7.5Ｐ
ｏｉｓｅであり，
前記第１熱処理ユニットにより，前記シートガラスの前記側部の粘度が１０9.0Ｐｏｉｓｅ以上になるように前記シートガラスを急冷する，請求項１から３のいずれか１項に記載のガラス基板の製造方法。」
オ請求項５
「前記シートガラスを急冷した後，前記第２熱処理ユニットにより，急冷時よりも冷却能を低下させて前記側部を冷却することにより，前記側部の粘度を１０9.0～１０14.5Ｐｏｉｓｅの範囲内に維持する，請求項４に記載のガラス基板の製造方法。」
以上
別紙
計算書
（本件第４特許につき被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高にかかる利益）３００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高】
×２０年【権利存続期間】
×２０％【本件第４発明の適用のある製品の比率】
×１％【売上高と本件第４発明により得られる利益との比率】
×（１００％－３０％【会社の貢献度】）
＝８億４０００万円
（本件第４特許につき被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ自身の単体売上高にかかる利益）（４００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ自身の単体売上高を含む被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの連結売上高】
－３００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高】）×２０年【権利存続期間】
×２０％【本件第４発明の適用のある製品の比率】
×１％【売上高と本件第４発明により得られる利益との比率】
×（１００％－３０％【会社の貢献度】）
×５０％【本件発明を独占していることによる
被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの利益の比率】
＝１億４０００万円
（本件第６特許につき被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高にかかる利益）３００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高】
×２０年【権利存続期間】
×２０％【本件第６発明の適用のある製品の比率】
×１％【売上高と本件第６発明により得られる利益との比率】
×（１００％－３０％【会社の貢献度】）
＝８億４０００万円
（本件第６特許につき被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ自身の単体売上高にかかる利益）
（４００億円／年【被告自身の単体売上高を含む
被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの連結売上高】
－３００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高】）×２０年【権利存続期間】
×２０％【本件第６発明の適用のある製品の比率】
×１％【売上高と本件第６発明により得られる利益との比率】
×（１００％－３０％【会社の貢献度】）
×５０％【本件発明を独占していることによる
被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの利益の比率】
＝１億４０００万円
（本件第５特許につき被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高にかかる利益）３００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高】
×２０年【権利存続期間】
×２０％【本件第５発明の適用のある製品の比率】
×１％【売上高と本件第５発明により得られる利益との比率】
×（１００％－３０％【会社の貢献度】）
×８０％【共同発明者との関係での原告の貢献度】
＝６億７２００万円
（本件第５特許につき被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ自身の単体売上高にかかる利益）（４００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ自身の単体売上高を含む被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの連結売上高】
－３００億円／年【被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ以外の連結売上高】）×２０年【権利存続期間】
×２０％【本件第５発明の適用のある製品の比率】
×１％【売上高と本件第５発明により得られる利益との比率】
×（１００％－３０％【会社の貢献度】）
×５０％【本件発明を独占していることによる
被告ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの利益の比率】
×８０％【共同発明者との関係での原告の貢献度】
＝１億１２００万円


平成２８年６月１５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第８９０５号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年４月２７日
判      決
原告       日亜化学工業株式会   社
同訴訟   代理人   弁護士        古城春実
同         宮原正志
同         牧野知彦
同         加治梓子
同訴訟   代理人   弁理士        鮫島   睦
同         山尾憲人
同         田村   啓
同         玄   番   佐奈恵
被告       Ｅ＆Ｅ   Ｊａｐ   ａｎ株   式会社（以下「被告Ｅ＆Ｅ」という。）
同訴訟   代理人   弁護士        伊藤   真
同         平井佑希
被告       株式会   社立花   エレテ   ック（以下「被告立花」という。）
同訴訟   代理人   弁護士        井上裕史
同         田上洋平
同         佐合俊彦
主      文
１被告Ｅ＆Ｅは，原告に対し，２５万５０００円及び
これに対する平成２６年４月２３日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
２被告立花は，原告に対し，１５万２０００円及びこ
れに対する平成２６年４月２３日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
３原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，原告に生じた費用の４分の１と被告立
花に生じた費用の２分の１を被告立花の負担とし，
原告に生じた費用の４分の１と被告Ｅ＆Ｅに生じた
費用の２分の１を被告Ｅ＆Ｅの負担とし，その余を
原告の負担とする。
５この判決は，第１項及び第２項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１被告Ｅ＆Ｅは，別紙１物件目録記載の製品を譲渡し，輸入し又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告立花は，別紙１物件目録記載の製品を譲渡し又は譲渡の申出をしてはならない。
３被告Ｅ＆Ｅは，その占有に係る別紙１物件目録記載の製品を廃棄せよ。４被告立花は，その占有に係る別紙１物件目録記載の製品を廃棄せよ。５被告Ｅ＆Ｅは，原告に対し，１１０万５０００円及びこれに対する平成２６年４月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，次項記載の金員の限度で被告立花と連帯して）を支払え。
６被告立花は，原告に対し，被告Ｅ＆Ｅと連帯して１０３万５０００円及びこれに対する平成２６年４月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１原告は，発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」とする特許第３９７２９４３号に係る特許権（   以下「   本件特   許権１   」とい   い，そ   の特許   を「本件特許１」という。また，その願書に添付した明細書〔訂正審判事件（訂正２０１４－３９０１８７）の平成２７年１月２１日付け審決（同月２９日確定）により訂正されたもの。別紙２（訂正明細書）参照〕及び図面〔別紙４（特許第３９７２９４３号公報）参照〕を併せて「本件明細書１」という。）及び発明の名称を「窒化   物半導   体素子   」とす   る特許   第３７８６１１４号   に係る   特許権   （以下「本件特許権２」といい，その特許を「本件特許２」という。また，その願書に添付した明細書〔訂正審判事件（訂正２０１５－３９００８９）の平成２７年９月２４日付け審決（同年１０月２日確定）により訂正されたもの。別紙５（訂正明細書）参照〕及び図面〔別紙７（特許第３７８６１１４号公報）参照〕を併せて「本件明細書２」という。）の特許権者である。
原告は，別紙１物件目録記載の青色ＬＥＤ（以下「被告ＬＥＤ」という。）に搭載されている窒化物半導体素子（以下「被告製品」という。）が，本件特許１の願書に添付した特許請求の範囲の請求項２記載の発明（訂正審判事件〔訂正２０１４－３９０１８７〕の平成２７年１月２１日付け審決〔同月２９日確定〕により訂正されたもの。別紙３〔特許請求の範囲〕参照。以下「本件発明１」といい，本件特許１のうち本件発明１に係る特許を「本件発明１についての特許」ということがある。）及び本件特許２の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１記載の発明（訂正審判事件〔訂正２０１５－３９００８９〕の平成２７年９月２４日付け審決〔同年１０月２日確定〕により訂正されたもの。別紙６〔訂正特許請求の範囲〕参照。以下「本件発明２」といい，本件特許２のうち本件発明２に係る特許を「本件発明２についての特許」ということがある。）の各技術的範囲に属するから，被告Ｅ＆Ｅが被告ＬＥＤを譲渡し，輸入し又は譲渡の申出をする行為及び被告立花が被告ＬＥＤを譲渡し又は譲渡の申出をする行為（以下「譲渡等」ということがある。）は，いずれも本件特許権１及び同２を侵害する行為であると主張して，被告らに対し，次のとおりの請求をしている。


①本件特許権２の侵害を原因として，特許法１００条１項に基づき，被告Ｅ＆Ｅに対しては被告ＬＥＤの譲渡，輸入及び譲渡の申出の差止めを，被告立花に対しては被告ＬＥＤの譲渡及び譲渡の申出の差止め（前記第１の１，２）。②本件特許権２の侵害を原因として，同条２項に基づき，被告らそれぞれに対し，その占有に係る被告ＬＥＤの廃棄（前記第１の３，４）。③本件特許権１及び同２の侵害を原因として，不法行為による損害賠償請求権（不法行為の対象期間は，平成１９年６月２２日から平成２６年４月１０日までである。）に基づき，被告らに対し，損害賠償金（弁護士費用）１００万円（内訳は，被告Ｅ＆Ｅによる本件特許権１の侵害につき２５万円，被告Ｅ＆Ｅによる本件特許権２の侵害につき２５万円，被告立花による本件特許権１の侵害につき２５万円，被告立花による本件特許権２の侵害につき２５万円）及びこれに対する平成２６年４月２３日（各被告への訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の連帯支払。
④本件特許権１及び同２の侵害を原因とする不法行為による損害賠償請求権又は実施料を支払うことなく本件発明１及び同２を実施したことによる不当利得返還請求権（本件特許権１に基づく請求と同２に基づく請求は，選択的併合の関係にある。また，不法行為による損害賠償請求権に基づく請求と不当利得返還請求権に基づく請求は，選択的併合の関係にある。）に基づき（不法行為又は不当利得の対象期間は，平成１９年６月２２日から平成２６年４月１０日までである。），被告Ｅ＆Ｅに対しては損害賠償金又は不当利得金１０万５０００円及びこれに対する平成２６年４月２３日（同被告への訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，被告立花に対しては損害賠償金又は不当利得金３万５０００円及びこれに対する平成２６年４月２３日（同被告への訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払（なお，原告は，被告Ｅ＆Ｅに対する請求と，被告立花に対する請求について，請求額が重複する限りにおいて被告らの連帯支払を求めている。）。２前提事実等（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等。なお，証拠の掲記に際し，枝番号の表記を省略することがある。）
(1)当事者
ア原告は，半導体及び関連材料，部品，応用製品の製造，販売並びに研究開発などを業とする株式会社である。
イ被告Ｅ＆Ｅは，電子部品の輸出入及び販売等を業とする株式会社である。ウ被告立花は，各種電気機械器具，照明機械器具，電子応用機械器具等の製造・販売，半導体素子等の輸出入及び販売等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権１及び同２
ア原告は，次の内容の本件特許権１の特許権者である（ただし，本件口頭弁論終結時において，既に存続期間が満了している。）。
登録番号    特許第３９７２９４３号
発明の   名称    窒化ガリウム系化合物半導体発光素子出願日    平成１７年７月１９日（特願２００５－２０９２２７）（特願平６－１５４７０８の分割である特願平１０－３２６４０４の分割である特願２００２－１１８８５２の分割）原出願日    平成６年７月６日（特願平６－１５４７０８の出願日）
公開日    平成１７年１１月１０日
登録日    平成１９年６月２２日
特許請求   の範囲     別紙３（訂正特許請求の範囲）記載のとおり本件特許１については，訂正審判事件（訂正２０１４－３９０１８７）の平成２７年１月２１日付け審決（同月２９日確定）により訂正が認められており，同審決の確定により，本件特許１の願書に添付した特許請求の範囲が別紙３（訂正特許請求の範囲）に記載のとおりのものとして，特許がされたものとみなされた（甲１の１・２，１２の１ないし３，１７）。
イ原告は，次の内容の本件特許権２の特許権者である。
登録番号    特許第３７８６１１４号
発明の   名称    窒化物半導体素子
出願日    平成１６年１月５日（特願２００４－５０２）
（特願２００１－１７４９０３の分割）
原出願日    平成１３年６月８日
公開日    平成１６年４月２日
優先日    平成１２年１１月２１日
（優先権主張番号特願２０００－３５５０７８）
（優先権主張国日本国）
登録日    平成１８年３月３１日
特許請求   の範囲     別紙６（訂正特許請求の範囲）記載のとおり本件特許２については，訂正審判事件（訂正２０１５－３９００１９）の平成２７年５月２９日付け審決（同年６月８日確定）及び再度の訂正審判事件（訂正２０１５－３９００８９）の平成２７年９月２４日付け審決（同年１０月２日確定）により訂正が認められており，後者の審決の確定により，本件特許２の願書に添付した特許請求の範囲が別紙６（訂正特許請求の範囲）に記載のとおりのものとして，特許がされたものとみなされた（甲２の１・２，１８の１ないし３，２９，３１の１・２，３２）。
(3)本件発明１及び同２
ア本件発明１（本件特許１の特許請求の範囲の請求項２記載の発明）を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件１Ａ」などという。）。
１Ａ：基板上にｎ型層，活性層，ｐ型層が積層された構造を備え，該ｐ型層上と，該ｎ型層が一部露出された表面に，それぞれ正電極と負電極が設けられた
窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって，
１Ｂ：前記ｎ型層中に，第一のｎ型層と，第一のｎ型層に接して，第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のｎ型層と，を有すると共に，１Ｃ：前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層と，該第一のｎ型層の


基板側に設けられた前記第二のｎ型層と，を有する
１Ｄ：窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
イ本件発明２（本件特許２の特許請求の範囲の請求項１記載の発明）を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件２Ａ」などという。なお，本件の審理中に訂正がされた関係上，符号２Ｅと同２Ｆの順が入れ替わっている。）。
２Ａ：Ｉｎを含む窒化物半導体からなる井戸層と窒化物半導体からなる障壁層を有する量子井戸構造の活性層を，ｐ型窒化物半導体層と，ｎ型窒化物半導体層とで挟む構造を有する窒化物半導体素子において，２Ｂ：前記活性層がＬ個（Ｌ≧２）の前記障壁層を有し，２Ｃ：前記ｎ型窒化物半導体層に最も近い位置に配置された障壁層を障壁層Ｂ１，該障壁層Ｂ１から前記ｐ型窒化物半導体層に向かって数えてｉ番目（ｉ＝１，２，３，・・・Ｌ）の障壁層を障壁層Ｂｉ，とした時に，ｉ＝Ｌの障壁層ＢＬが，前記ｐ型窒化物半導体層中に設けられ，前記活性層よりもバンドギャップエネルギーの大きなＡｌを含む窒化物半導体の第１のｐ型窒
化物半導体層，と前記井戸層と，の間に設けられ，
２Ｄ：前記障壁層ＢＬの膜厚が，ｉ≠Ｌの障壁層Ｂｉの膜厚より大きく，２Ｆ：前記障壁層Ｂ１を含む前記ｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度が１×１０17／㎤以上２×１０18／㎤以下であり，前記障壁層ＢＬを含む前記ｐ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度が５×
１０16／㎤未満である，
２Ｅ：ことを特徴とする窒化物半導体素子。
(4)被告らの行為
被告ＬＥＤは，青色発光するＬＥＤであって，窒化物半導体素子である被告製品を搭載している。
被告Ｅ＆Ｅは，平成２４年１２月頃，台湾法人であるEverlightElectronics社（以下「エバー社」という。）から被告ＬＥＤ１０００個を輸入してこれを被告立花に販売し，被告立花は，平成２５年１月頃，これを株式会社イガラシ（以下「イガラシ」という。）に販売した。
なお，被告らは，被告製品が本件発明１の構成要件１Ａ及び１Ｄ，並びに本件発明２の構成要件２Ａ，２Ｂ及び２Ｅを充足することにつき，争っていない。（以上につき，甲６，乙２８ないし３５，丙１，２，５，７）
３争点
(1)被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか（争点１）ア被告製品は構成要件１Ｂを充足するか（争点１－１）イ被告製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点１－２）(2)本件発明１についての特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認
められるか（争点２）
ア無効理由１（乙第６号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか（争点２－１）
イ無効理由２（乙第１３号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか（争点２－２）
ウ無効理由３（サポート要件違反）は認められるか（争点２－３）エ無効理由４（実施可能要件違反）は認められるか（争点２－４）オ無効理由５（乙第２７号証による新規性欠如）は認められるか（争点２－５）(3)被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか（争点３）ア被告製品は構成要件２Ｃを充足するか（争点３－１）イ被告製品は構成要件２Ｄを充足するか（争点３－２）ウ被告製品は構成要件２Ｆを充足するか（争点３－３）(4)本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認
められるか（争点４）
ア無効理由１（サポート要件違反）は認められるか（争点４－１）イ無効理由２（実施可能要件違反）は認められるか（争点４－２）ウ無効理由３（訂正要件違反）は認められるか（争点４－３）(5)被告ＬＥＤの譲渡等につき原告の承諾があったか（争点５）(6)被告ＬＥＤの譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか（争点６）
(7)損害及び不当利得の額（争点７）
４争点に対する当事者の主張
(1)争点１（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
ア被告製品の構成
被告製品の構成を本件発明１の構成要件充足性の判断に必要な限りで模式図により示すと，別紙８（被告製品構造説明書(1)）のとおりとなる（甲６）。（判決注：以下，原告の主張に係る同別紙の模式図中の番号によって特定される層を「層(1)」などと記載する。）
イ争点１－１（被告製品は構成要件１Ｂを充足するか）について(ｱ)被告製品は，そのｎ型層(61)中に，ｎ型層(A)と，これに接し，これよりも電子キャリア濃度が大きいｎ型層(B)を有するから，構成要件１Ｂ「前記ｎ型層中に，第一のｎ型層と，第一のｎ型層に接して，第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のｎ型層と，を有すると共に，」を充足する。
(ｲ)被告らの主張について
被告らは，被告製品のｎ型層(61)中に有する高Ｓｉ濃度領域（被告らが「Ｓｉスパイク」と称する領域）について，ＳｉＨ４の流量を変化させて生じたものではないから，電子キャリア濃度が大きいとは即断できないと主張するが，窒化ガリウム系化合物半導体中の電子キャリア濃度が，ドーピングの手法にかかわらずドーパントの濃度に比例することは技術常識である。


また，被告らは，本件発明１における「第二のｎ型層」は，①均一な面発光が得られ，②発光出力が向上し，③Ｖｆ（順方向電圧）が「明らかに」低下するという効果を奏するものでなくてはならないとして，被告製品における高Ｓｉ濃度領域は，これが属するｎ型層の他の領域と比べて約３倍程度のＳｉ濃度しかなく，上記各効果を奏しないから，「第二のｎ型層」に当たらないと主張するが，特許請求の範囲の記載は，電子キャリア濃度の差について何らの限定をしていないし，被告製品が本件発明１の作用効果を奏しないということもない（甲１１）。ウ争点１－２（被告製品は構成要件１Ｃを充足するか）について(ｱ)被告製品において，ｎ型層(A)とｎ型層(B)はｎ型層中の，基板とｎ型層露出表面の間のｎ型層領域にあり，ｎ型層(B)はｎ型層(A)の基板側に設けられているから，被告製品は構成要件１Ｃ「前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層と，該第一のｎ型層の基板側に設けられた前記第二のｎ型層と，を有する」を充足する。
(ｲ)被告らの主張について
被告らは，被告製品のｎ型層(61)中に高Ｓｉ濃度領域が存在することを認めながら，同領域は，ＳｉＨ４の流量を変化させずに，単にいったん低下させたＴＭＧａの流量を徐々に戻しながら形成されているから，ｎ型層(61A)と同(61B)とは単一の層（被告の主張する層[61-2]）と認定されるべきと主張して，この場合には構成要件１Ｃを充足しないと主張する。
しかしながら，そもそも，物の発明である本件発明１の充足性に関し，製造方法に依拠した主張をすること自体失当であるし，被告らが依拠する分析結果（乙１）によっても，被告製品は，ｎ型層中に，電子キャリア濃度の大きいｎ型層(61B)を有していることが明らかである。
【被告らの主張】
ア被告製品の構成
被告製品の構成を本件発明１の構成要件充足性の判断に必要な限りで模式図により示すと，別紙１０（被告製品全体模式図），別紙１１（被告製品層[61-1][61-2][61-3]付近模式図）及び別紙１２（被告製品活性層（層[4～60]）模式図）のとおりとなる。（判決注：以下，被告らの主張に係る上記各別紙の模式図中の番号によって特定される層を「層[1]」などと記載する。）イ争点１－１（被告製品は構成要件１Ｂを充足するか）について(ｱ)「電子キャリア濃度が大きい」との立証がないこと被告製品における層[61-2]中の，層[61-3]との界面付近に相当する甲６号証の１の図２（３）－１のＳＩＭＳチャートの深さ（Ｄｅｐｔｈ）３μｍ付近には，Ｓｉ濃度の小さなピーク（以下「Ｓｉスパイク」という。）が観察されるが，このＳｉスパイクは，ＳｉＨ４の流量を変化させて生じたものではない（ＳｉＨ４の流量を変化させずに，Ｇａ源であるＴＭＧａの流量を変化させたものである。）から，結晶成長の際にＳｉＨ４流量を変化させた場合に観察される「Ｓｉ濃度と電子キャリア濃度が相関する」という甲６号証の２に示される立論が当然に成り立つものではなく，Ｓｉスパイクに相当する部分の「電子キャリア濃度が大きい」と即断することはできない。
(ｲ)「第二のｎ型層」に当たらないこと
本件明細書１の記載からして，本件発明１における「第二のｎ型層」は，これを有することにより，他の発光素子と比べて，①均一な面発光が得られ，②発光出力が向上し，③Ｖｆ（順方向電圧）が「明らかに」低下する，という効果を奏するものでなくてはならないところ，被告製品におけるＳｉスパイクは，これが属するｎ型層の他の領域と比べて約３倍程度のＳｉ濃度しかなく，実験の結果（乙１ないし３）からしても，被告製品は上記①ないし③の効果を奏するものではない。したがって，被告製品は「第二のｎ型層」を有しないから，構成要件１Ｂを充足しない。
ウ争点１－２（被告製品は構成要件１Ｃを充足するか）について原告は，被告製品の構成を説明する中で，Ｓｉ源であるＳｉＨ４の流量や結晶成長温度が異なる部分をも単一の層であると主張するが，このような説明が許されるのであれば，ＳｉＨ４の流量を変化させずに，単にいったん低下させたＴＭＧａの流量を徐々に戻しながら形成された層[61-2]も，単一の層と認定されるべきである。そうすると，仮に，層[61-2]中にＳｉスパイクが存することを理由に，単一の層たる層[61-2]が「第二のｎ型層」に当たるとしても，層[61-2]よりも層[61-3]が基板側に設けられていること，層[61-1]は「前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域」にないことから「該第一のｎ型層」に当たらないことからして，層[61-2]は，「該第一のｎ型層の基板側に設けられた前記第二のｎ型層」とはいえないこととなる。
したがって，被告製品は，構成要件１Ｃ「前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層と，該第一のｎ型層の基板側に設けられた前記第二のｎ型層と，を有する」を充足しない。
(2)争点２（本件発明１についての特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
ア争点２－１（無効理由１〔乙第６号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）について
【被告らの主張】


(ｱ)本件特許１の原出願日より前に日本国内で頒布された特開平４－３２１２８０号公報（以下   「乙６   公報」   という   。）には，青   色発光   ダイオ   ードに   係る発   明（以下「乙６発明」という。）が開示されているところ，本件発明１と乙６発明とは，次の２点において相違するほかは，同一である。①本件発明１のｎ型層は，相対的に高い電子キャリア濃度のｎ型層（第二のｎ型層）が，相対的に低い電子キャリア濃度のｎ型層（第一のｎ型層）に接して，基板側に設けられている構造であるのに対し，乙６発明のｎ型層の層構造は明示されていない点。
②本件発明１の第一のｎ型層と第二のｎ型層は，基板とｎ型層の露出表面との間にあるｎ型層領域に設けられているのに対し，乙６発明のｎ型層の配置は明示されていない点。
(ｲ)しかるところ，本件発明１と同一の技術分野に属する窒化ガリウム系化合物半導体素子のｎ型層において，高キャリア濃度ｎ型層を低キャリア濃度ｎ型層に接して基板側に配置するとの層構造は，本件特許１の原出願日当時における周知技術（少なくとも公知技術）であったから（乙７ないし１２），乙６発明に同周知技術又は公知技術を適用して，上記相違点①に係る本件発明１の層構造とすることは，当業者が容易に想到できたものである。
また，そのような層構造を採用した際，具体的に各層がどのような配置となるかについては，ｎ型層をどの程度エッチングして露出させるかという単なる設計的事項にすぎない（乙１３，２７），若しくは，乙１３号証には，ｎ型層の全てが基板と露出表面の間にあるｎ型層領域である構成が開示されているから，当業者において，乙６発明から適宜設計して，又は乙１３号証に開示された構成を組み合わせて，上記相違点②に係る本件発明１のｎ型層の配置とすることは，容易に想到できたものである。
(ｳ)そうすると，本件発明１は，乙６発明に基づき，これに周知慣用技術を適用して，又は周知慣用技術及び乙１３号証記載の構成を組み合わせて，当業者が容易に発明することができたものであるから，本件発明１についての特許は，特許法２９条２項に違反してされたものである。
したがって，本件発明１についての特許には，特許法１２３条１項２号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権１を行使することができない（同法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
(ｱ)乙６発明と本件発明１とは，次の２点において形式的に相違する。①本件発明１が「前記ｎ型層中に，第一のｎ型層３’と，第一のｎ型層３’に接して，第一のｎ側層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のｎ型層３３と，を有する」（構成要件１Ｂ）のに対して，乙６発明ではｎ型層中に第一のｎ型層３のみを有する点。
②本件発明１が「前記ｎ型層中の基板１と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層３’と，該第一のｎ型層３’の基板側に設けられた前記第二のｎ型層３３と，を有する」（構成要件１Ｃ）のに対して，乙６発明では，ｎ型層中の基板１と露出面の間にあるｎ型層領域において，第一のｎ型層３のみを有する点。
もっとも，上記２点の相違点は，技術的に密接に関連しており，乙６発明と本件発明１の実質的な相違点は，露出表面を形成したｎ型層に加えて，その基板側に高キャリア濃度のｎ型層を有するか否かという点に集約される。(ｲ)被告らは，高キャリア濃度ｎ型層を低キャリア濃度ｎ型層に接して基板側に配置するとの層構造は，本件特許１の原出願日当時における周知技術（少なくとも公知技術）であったと主張するが，被告らが周知技術の根拠とする乙７号証ないし乙１２号証には，負電極用の露出表面が形成された第一のｎ型層の基板側に接して，第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度の高い第二のｎ型層を形成する構成は一切開示されていないから，乙６発明に乙７号証ないし乙１２号証記載の構成を組み合わせたところで，上記実質的相違点に係る本件発明１の構成は導かれない。また，低キャリア濃度ｎ型層に電極形成用の露出表面を形成すると，電極とｎ型層との接触抵抗が極めて高くなり，電極から注入された電流の水平方向の広がりが不十分になることから，乙６発明におけるｎ型層を，乙７号証ないし乙１２号証における高キャリア濃度ｎ型層と低キャリア濃度ｎ型層で置換したとしても，当業者は，高キャリア濃度ｎ型層に電極形成用の露出表面を形成するのが当然であり，低キャリア濃度ｎ型層に電極形成用の露出表面を形成する動機はなく，本件発明１の構成とすることには阻害要因がある。
また，乙２７号証は，単にｎ層の成長初期においてドーピング濃度を高くすればよいことを説明しているのではなく，オーム性電極形成を容易にするために当該ドーピング濃度の高い部分にオーム性電極を接触させることを開示しているのであり，電極形成層の下に，これより高い電子キャリア濃度層を設ける構成は開示されていないから，乙６発明に乙２７号証記載の構成を組み合わせても，上記実質的相違点に係る本件発明１の構成は導かれない。
イ争点２－２（無効理由２〔乙第１３号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）について
【被告らの主張】
本件特許１の原出願日より前に日本国内で頒布された特開平６－２１５１１号公報（以下「乙１３公報」という。）には，半導体発光素子に係る発明（以下「乙１３発明」という。）が開示されているところ，本件発明１と乙１３発明とは，「本件発明１のｎ型層は，相対的に高い電子キャリア濃度のｎ型層（第二のｎ型層）が，相対的に低い電子キャリア濃度のｎ型層（第一のｎ型層）に接して，基板側に設けられている構造であるのに対し，乙１３発明のｎ型層の層構造は明示されていない点」において相違するほかは，同一である。


しかるところ，本件発明１と同一の技術分野に属する窒化ガリウム系化合物半導体素子のｎ型層において，高キャリア濃度ｎ型層を低キャリア濃度ｎ型層に接して基板側に配置するとの層構造は，本件特許１の原出願日当時における周知技術（少なくとも公知技術）であったから（乙７ないし１２），乙１３発明に同周知技術又は公知技術を適用して，又は乙２７号証記載の構成を組み合わせて，上記相違点に係る本件発明１の層構造とすることは，当業者が容易に想到できたものである。したがって，本件発明１は，乙１３発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであり，本件発明１についての特許は，特許法１２３条１項２号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権１を行使することができない（同法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
上記争点２－１について主張したところと同様の理由により，乙１３発明に乙７号証ないし乙１２号証記載の構成，さらには乙２７号証記載の構成を組み合わせても，本件発明１の構成は導かれないし，低キャリア濃度ｎ型層に電極形成用の露出表面を形成する動機はなく，本件発明１の構成とすることには阻害要因があるから，被告らの主張には理由がない。
ウ争点２－３（無効理由３〔サポート要件違反〕は認められるか）について
【被告らの主張】
本件発明１の作用効果である①均一な面発光が得られ，②発光出力が向上し，③Ｖｆ（順方向電圧）が「明らかに」低下するという作用効果を奏しない領域が，形式的に「第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい」ことを理由に「第二のｎ型層」に当たるというのであれば，特許請求の範囲には，発明の詳細な説明に記載された課題解決手段が反映されていないというべきであるし，発明の詳細な説明に開示された内容を過度に拡張ないし一般化するものであるから，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものでなく，本件発明１についての特許は，特許法３６条６項１号の規定に違反してされたものである。
したがって，本件発明１についての特許には，特許法１２３条１項４号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
被告らの主張は，被告製品における高Ｓｉ濃度領域が，本件発明１の作用効果を奏しないことを前提とするものであるが，第二のｎ型層の電子キャリア濃度と第一ｎ型層の電子キャリア濃度の差がそれほど大きくない場合であっても，本件発明１の効果が得られることに変わりはないから，被告らの主張は前提を誤っている。エ争点２－４（無効理由４〔実施可能要件違反〕は認められるか）について
【被告らの主張】
(ｱ)本件明細書１の記載をみても，どのような構成とすれば，被告製品のような濃度差の小さいＳｉスパイクでもなお本件発明１の作用効果を奏することができるのか，当業者において理解することができない。
(ｲ)また，甲９号証に電子キャリア濃度が「５×１０16から２×１０   18cm-3まで自由に制御できた。」との記載があるとおり，本件明細書１に実施例として記載されている「1E+20atom/cm3」や「5E+20atom/cm3」など極めて高い電子キャリアを有する第二のｎ型層を得るための具体的な製造方法は，本件明細書１には記載されておらず，当業者において理解することができない。
(ｳ)以上の２点において，本件明細書１の発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえないから，本件発明１についての特許は，特許法（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。）３６条４項の規定に違反してされたものである。
したがって，本件発明１についての特許には，特許法１２３条１項４号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
被告らの主張のうち(ｱ)については，被告製品における高Ｓｉ濃度領域が，本件発明１の作用効果を奏しないことを前提とする主張であるが，その前提が誤っていることは，すでに争点２－３について主張したとおりである。被告らの主張のうち(ｲ)については，甲９号証の理解を誤るものである。甲９号証は，同記載の範囲外の濃度を実施できないことを何ら含意するものではない。オ争点２－５（無効理由５〔乙第２７号証による新規性欠如〕は認められるか）
について
【被告らの主張】
本件特許１の原出願日より前に日本国内で頒布された特開平４－２４２９８５号公報（以下「乙２７公報」という。）には，窒化ガリウム系化合物半導体レーザダイオードに係る発明（以下「乙２７発明」という。）が開示されているところ，本件発明１と乙２７発明とは，次のとおり，同一の発明である。ａ乙２７発明は，基板上にＧａＡｌＮ層(3)，ＧａＮ層(4)，ＧａＡｌＮ層(5)が積層され，ＧａＡｌＮ層(5)とＧａＡｌＮ層(3)の露出表面に，それぞれ金属電極(6A)及び(6B)を形成した構造を備える（乙２７公報の段落【００４０】【００４１】【００４３】【００４５】【図１】）。ここで，乙２７発明の「ＧａＡｌＮ層(3)」が本件発明１の「ｎ型層」に，乙２７発明の「ＧａＮ層(4)」が本件発明１の「活性層」に，乙２７発明の「ＧａＡｌＮ層(5)」が本件発明１の「ｐ型層」に，乙２７発明の「金属電極(6A)及び(6B)」が本件発明１の「正電極」及び「負電極」に，それぞれ相当するから，乙２７発明の上記構造は，本件発明１の構成要件１Ａに相当する。


ｂ乙２７発明のＧａＡｌＮ層   (3)に関して，乙２７公報の段落【００２５】【００３８】には，ｎ層成長初期に高濃度にドーピングし，ｐｎ接合付近ではドーピングしないかあるいは低濃度にドーピングしてもよい旨が記載されているから，ＧａＡｌＮ層(3)をかかる態様でドーピングすると，基板側に高濃度にドーピングされた（電子キャリア濃度が大きい）層が，電極面側にドーピングしないか低濃度にドーピングされた層に接して形成される。この構造は，本件発明１の構成要件１Ｂに相当する。
ｃ乙２７発明のＧａＡｌＮ層(3)は，電極(6B)用の露出表面と基板との間に設けられており，この構造は，上記ｂの構造と併せると，本件発明１の構成要件１Ｃに相当する。
ｄ乙２７発明は，窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるから，本件発明の構成要件１Ｄに相当する。
以上のとおり，本件発明１は，本件特許の原出願前に日本国内で頒布された刊行物に記載された発明であるから，本件発明１についての特許は，特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものである。
したがって，本件発明１についての特許には，特許法１２３条１項２号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
乙２７公報の段落【００２５】には，「ｎ層のオーム性電極形成を容易にするためにｎ層成長初期に高濃度にドーピングし，ｐｎ接合付近ではドーピングしないか或いは低濃度にドーピングしても良い。」との記載があるが，これは，段落【００３２】からも明らかなように，同一組成の結晶によるｐｎ接合構造（ホモ接合構造）の半導体レーザダイオードの作成方法に関する記載である。他方，乙２７公報の段落【図１】は，段落【００３８】からも明らかなように，異種組成の結晶による接合が二つ形成されている構造（ダブルへテロ接合構造）に関する記載である。乙２７公報は，ダブルへテロ接合構造のレーザダイオードにおいて，オーム性電極形成を容易にするために，高濃度ドーピング層（高濃度キャリア層）を，電極と接触する電極形成層としてｎ層に設けることを開示するにとどまり，高濃度ドーピング層を電極形成層の下に形成する構成を開示するものではない。したがって，乙２７発明は，構成要件１Ｃを備えない点において，本件発明１とは相違するから，本件発明１についての特許が特許法２９条１項に違反してされたということはない。
(3)争点３（被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
ア被告製品の構成
被告製品の構成を本件発明２の構成要件充足性の判断に必要な限りで模式図により示すと，別紙９（被告製品構造説明書(2)）のとおりとなる（甲７）。イ争点３－１（被告製品は構成要件２Ｃを充足するか）について被告製品において，ｎ型窒化物半導体層に最も近い位置に配置された障壁層(39)を障壁層Ｂ１としたときに，該障壁層からｐ型窒化物半導体層(1)及び(2)に向かって数えて１９番目の障壁層Ｂ19に当たる障壁層(3)は，ｐ型窒化物半導体層中に設けられ，活性層よりもバンドギャップエネルギーの大きなＡｌを含む窒化物半導体のｐ型層(2)と，井戸層(4)との間に設けられているから，被告製品は構成要件２Ｃ「前記ｎ型窒化物半導体層に最も近い位置に配置された障壁層を障壁層Ｂ１，該障壁層Ｂ   １から   前記ｐ   型窒化   物半導   体層に   向かっ   て数え   てｉ番   目（ｉ   ＝１，   ２，３，・・・Ｌ）の障壁層を障壁層Ｂｉ，とした時に，ｉ＝Ｌの障壁層ＢＬが，前記ｐ型窒化物半導体層中に設けられ，前記活性層よりもバンドギャップエネルギーの大きなＡｌを含む窒化物半導体の第１のｐ型窒化物半導体層，と前記井戸層と，の間に設けられ，」を充足する。
ウ争点３－２（被告製品は構成要件２Ｄを充足するか）について(ｱ)障壁層(3)の膜圧（３４０Å）は，障壁層(5)，(7)，(9)，(11)，(13)，(15)，(17)，(19)，(21)，(23)，(25)，(27)，(29)，(31)，(33)，(35)，(37)及び(39)のいずれの膜圧（１５０ないし１６０Å）よりも大きいから，被告製品は構成要件２Ｄ「前記障壁層ＢＬの膜圧が，ｉ≠Ｌの障壁層Ｂｉの膜圧より大きく，」を充足する。
(ｲ)被告らの主張について
被告らは，層(40)ないし層(60)も「活性層」と認定すべきであると主張するが，本件発明２の「活性層」のうち，「Ｉｎを含む窒化物半導体からなる井戸層」に当たるためには，単に「Ｉｎを含む窒化物半導体」であるのみでは足りず，キャリアの発光再結合による発光を可能とする層でなくてはならないところ，被告製品において，層(4)，(6)・・・(38)と比してバンドギャップが狭くなく，Ｉｎ混晶比も相対的に低い層(40)，(42)・・・(60)は，「井戸層」に当たらないから，層(40)ないし層(60)が「活性層」に含まれるということはない。また，被告製品と構造が異なる製品が問題とされた他の訴訟における原告の主張は，被告製品における「活性層」の認定の根拠とはなり得ないというべきである。


被告らは，層(3)は「活性層」と認定されるべきではないと主張するが，被告製品における層(3)の組成及び構造は，本件明細書２において障壁層として好ましいとされた組成及び構造に合致しているし，活性層がＧａＮ障壁層とＩｎＧａＮ井戸層の繰り返しである場合には，ＩｎＧａＮ井戸層と第１のｐ型窒化物半導体層との間に，障壁層としてのＧａＮを形成すれば足り，障壁層ではないバッファ層などをあえて形成する必要はないから，層(3)は「活性層」に含まれるというべきである。エ争点３－３（被告製品は構成要件２Ｆを充足するか）について(ｱ)エバーライトエレクトロニクス株式会社作成の分析結果報告書（乙１）における被告製品のＳＩＭＳ分析の結果のうち，活性層近傍を拡大し，被告製品における各層に対応させて示すと，次図のとおりとなる（なお，Ａｌ，Ｉｎ，Ｓｉの各プロファイルを太線で示した。）。
ここで，活性層の最もｎ側にある障壁層Ｂ１（層(39)）を含む，活性層のｎ側の約半分の領域（上記図の①，②）に含まれる複数の障壁層のＳｉ濃度は，１×１０17／㎤以上２×１０18／㎤以下である。
次に，Ｓｉ濃度は，障壁層Ｂ11（層(19)）付近において５×１０16／㎤まで落ち
GaN(3)
Si
AlGaN(2)InGaN(4)～(38)の偶数GaN(5)～(39)の奇数InGaN(40)～(60)の偶数
GaN(41)～(59)の奇数
BLB1
In
Al
①②③
5E+16
半導体層
表面側基板側
ている。ＳＩＭＳチャート上では，その後，ｐ側に行くに連れてＳｉプロファイルの上昇が観察されるが，これは，試料の表面汚染の影響を受けたものである（このことは，ＳＩＭＳチャート上のＣ，Ｈ，Ｏの各プロファイルが同様に上昇していることからも分かる。）。この表面汚染の影響は，障壁層Ｂ11（層(19)）の位置において相応に残っているから，障壁層Ｂ11（層(19)）のＳｉ濃度は５×１０16／㎤未満になっているものと認められる。そして，活性層中でｎ型層側において高かったＳｉ濃度が一度大きく下げた後に，意図的にＳｉ濃度を増加させることは考え難いから，結局，活性層の最もｐ型にある障壁層ＢＬ（層(3)）を含む，活性層のｐ側の約半分の領域（上記図の③）に含まれる複数の障壁層のＳｉ濃度は，５×１０16／㎤未満であると認められる。
したがって，被告製品は，構成要件２Ｆ「前記障壁層Ｂ１を含む前記ｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度が１×１０17／㎤以上２×１０18／㎤以下であり，前記障壁層ＢＬを含む前記ｐ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度が５×１０16／㎤未満である，」を充足する。
(ｲ)被告らの主張について
被告らは，ｎ型不純物には酸素（Ｏ）も含まれると主張して，ＳＩＭＳチャート上のＯプロファイルだけを考えても構成要件２Ｆを充足しないと主張するが，ＳＩＭＳにおける酸素の検出限界は１０17／㎤程度であるから，ＳＩＭＳチャートの結果を見ても被告製品に酸素が含まれているとはいえないし，そもそも，被告らは，被告製品において酸素をｎ型ドーパントとして添加しているとも主張してないのであるから，ＳＩＭＳチャート上のＯプロファイルは，ドーパントではなく単なる異物にすぎないというべきである。
【被告らの主張】
ア被告製品の構成
被告製品の構成を本件発明２の構成要件充足性の判断に必要な限りで模式図により示すと，別紙１０（被告製品全体模式図），別紙１１（被告製品層[61-1][61-2][61-3]付近模式図）及び別紙１２（被告製品活性層（層[4～60]）模式図）のとおりとなる。
イ争点３－１（被告製品は構成要件２Ｃを充足するか）について争点３－２において主張するとおり，被告製品において障壁層ＢＬに相当するのは障壁層[5]であり，原告の主張する層(3)ではない。ウ争点３－２（被告製品は構成要件２Ｄを充足するか）について被告製品における「活性層」は，層[3-1]ないし層[39]ではなく，層[4]ないし層[60]と把握されるべきである。なぜなら，層[40]ないし層[60]も，「Ｉｎを含む窒化物半導体からなる井戸層と窒化物半導体からなる障壁層を有する量子井戸構造」を有し（本件明細書２の【請求項１】，段落【０００８】参照），具体的な組成としても一般式ＩｎαＧａ1-αＮ（０＜α≦１）を充足する（本件明細書２の段落【００３６】参照）上，原告自身，他の訴訟において「活性層」について「井戸層に始まり井戸層に終わる」と主張していることからすれば，層[40]ないし層[60]も「活性層」と認定すべきであるし，層[3-1]及び層[3-2]は，活性層の上に直接ＡｌＧａＮ層[2]を成長させることによる活性層の結晶性悪化を防止するために設けられたキャップ層[3-2]及びバッファ層[3-1]であるから，「活性層」と認定されるべきではない。


そうすると，被告製品における「障壁層ＢＬ」に相当するのは層[5]であって，他の障壁層の膜圧より大きいわけではないから，被告製品は，構成要件２Ｄ「前記障壁層ＢＬの膜圧が，ｉ≠Ｌの障壁層Ｂｉの膜圧より大きく，」を充足しない。仮に，層[3-1]及び層[3-2]までも「活性層」と認定されるとすれば，層[61-1]も「活性層」と認定されるべきであり，その場合には，層[61-1]の膜圧は，層[3-1]及び層[3-2]の膜圧よりもはるかに大きいから，やはり被告製品は，構成要件２Ｄ「前記障壁層ＢＬの膜圧が，ｉ≠Ｌの障壁層Ｂｉの膜圧より大きく，」を充足しない。
エ争点３－３（被告製品は構成要件２Ｆを充足するか）について(ｱ)構成要件２Ｆは，障壁層にｎ型不純物をドープするか否かという製法ではなく，障壁層に含まれるｎ型不純物の濃度により発明の構成を特定するものであるから，構成要件２Ｆの充足性を判断するには，意図的にドープされたか否かにかかわらず，障壁層に含まれる全てのｎ型不純物の濃度を検討すべきである。そして，本件明細書２の記載によれば，ｎ型不純物はＳｉに限られるものではなく，例えば酸素（Ｏ）が含まれるところ，ＳＩＭＳチャートによれば，被告製品の障壁層には，酸素が７×１０16／㎤程度検出されている。そうすると，酸素の濃度だけを見ても，被告製品の障壁層には５×１０16／㎤を超えるｎ型不純物が含まれているのであるから，被告製品は構成要件２Ｆを充足しない。(ｲ)また，Ｓｉ濃度についても，被告製品の層[5]ないし層[39]の奇数の層は，全てＳｉをドープして形成しており，例えば層[5]及び層[7]のドーピングの濃度は６×１０16／㎤である。したがって，Ｓｉ濃度について見ても，被告製品は構成要件２Ｆを充足しない。
(4)争点４（本件発明２についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか）について
ア争点４－１（無効理由１〔サポート要件違反〕は認められるか）について
【被告らの主張】
(ｱ)本件発明２の特許請求の範囲において，最もｐ型窒化物半導体側に設けられた最後の障壁層ＢＬの組成は特に限定されておらず，ノンドープの障壁層も含まれるところ，最後の障壁層の膜圧が厚くなればなるほど，発光効率は減少するから（乙５），「閾値電流密度などの素子特性に優れ，且つ長寿命，高出力の窒化物半導体素子を得る」という本件発明２の作用効果を得ることができなくなる。このような構成をも含む特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載された課題解決手段が反映されていない。
(ｲ)本件発明２の構成要件２Ｆは，障壁層Ｂ１を含むｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度について「１×１０17／㎤以上２×１０18／㎤以下」と特定するものであるが，本件明細書２において，Ｂ１を含む複数の障壁層をドープで，ＢＬを含む複数の障壁層をアンドープで成長させた実施例は実施例１２のみであるところ，同実施例からは，「１×１０17／㎤以上２×１０18／㎤以下」という数値を特定する技術的意義を理解することができない。そうすると，特許請求の範囲に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず，技術常識に照らしても，同数値範囲全体について発明の詳細な説明に記載があるということはできない。
(ｳ)以上の２点において，本件発明２についての特許は，特許法３６条６項１号の規定に違反して特許されたものである。
したがって，本件発明２についての特許には，特許法１２３条１項４号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
(ｱ)被告らの主張のうち(ｱ)について，乙５号証記載の計算結果が正しいかは，現実の素子を用いて検証されなければ不明というほかないし，仮に，これが正しいことを前提としても，通常の定格駆動電流を用いた場合にまで，最後の障壁層の膜圧により出力が変化することを読み取ることはできない。そもそも，本件発明２により解決すべき課題は，第１のｐ型窒化物半導体層の熱による井戸層への悪影響や，ｐ型キャリアにとって十分広い空間を確保できないことによる素子寿命の低下であり，同課題を本件発明２の構成により解決できることは当業者にとって明らかである。
(ｲ)被告らの主張のうち(ｲ)について，本件明細書２の段落【００４１】には，障壁層Ｂ１を含むｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度を５×１０16／㎤以上２×１０18／㎤以下とすることが，段落【０１２５】には，ｎ型不純物の濃度の下限値が１×１０17／㎤となることが，それぞれ開示されているから，本件発明２が発明の詳細な説明に記載されていないということはない。イ争点４－２（無効理由２〔実施可能要件違反〕は認められるか）について
【被告らの主張】
本件発明２は，最もｐ型窒化物半導体側に設けられた最後の障壁層ＢＬの膜圧が，他の障壁層Ｂｉの膜圧よりも大きいとするが（構成要件２Ｄ），単に障壁層ＢＬの厚さを厚くすることを超えて，「他の障壁層よりも厚い」ことの技術的意義は，本件明細書２の発明の詳細な記載や技術常識を考慮しても理解することができない。よって，本件発明２についての特許は，特許法（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。）３６条４項の規定に違反してされたものである。したがって，本件発明２についての特許には，特許法１２３条１項４号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】


本件明細書２の段落【００５１】の記載を当業者が参照すれば，ｉ≠Ｌの障壁層Ｂｉよりも障壁層ＢＬ膜圧が大きいことの意義が，ｐ型のキャリアが多く存在する空間を広くし，素子寿命を向上しながら，ｎ型層側から活性層内の各井戸層までの距離を近づけて，各井戸層へのｎ型層側からのキャリアの注入を促進する点にあることを理解できるから，本件発明２についての特許が特許法（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。）３６条４項の規定に違反してされたということはない。ウ争点４－３（無効理由３〔訂正要件違反〕は認められるか）について
【被告らの主張】
(ｱ)本件発明２についての特許に関し，原告は，訂正審判事件（訂正２０１５－３９００１９）において，訂正前の請求項に「前記障壁層Ｂ１を含む前記ｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層がｎ型不純物をドープして成長させたものであり，前記障壁層ＢＬを含む前記ｐ型窒化物半導体側の複数の障壁層がｎ型不純物をアンドープで成長させたものである」という特定事項を追加する訂正を行い（以下「第１次訂正」という。），さらに，再度の訂正審判事件（訂正２０１５－３９００８９）において，上記特定事項を「前記障壁層Ｂ１を含む前記ｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度が１×１０17／㎤以上２×１０18／㎤以下であり，前記障壁層ＢＬを含む前記ｐ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度が５×１０16／㎤未満である，」とする訂正を行ったが（以下「第２次訂正」という。），いずれの訂正の訂正事項も，訂正前の本件明細書２の段落【００５２】，【０１１８】ないし【０１３０】には記載されていない事項であるから，第１次訂正，第２次訂正は，いずれも特許法１２６条５項の規定に違反してされたものである。
(ｲ)また，第１次訂正により追加された特定事項は，物の発明について特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されたものであるが，当該特許請求の範囲の記載を，第２次訂正のように，物の構造，特性により特定する記載に改める訂正をするには，当該製造方法により製造された物が，客観的にいかなる構造，特性を有するかを立証した上，訂正後の発明特定事項にかかる物の構造，特性が，上記範囲を拡張又は変更するものでないことを立証しなくてはならないというべきである。しかるところ，「前記障壁層Ｂ１を含む前記ｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層がｎ型不純物をドープして成長させたものであり，前記障壁層ＢＬを含む前記ｐ型窒化物半導体側の複数の障壁層がｎ型不純物をアンドープで成長させたものである」との製造方法により製造された物が，客観的にいかなる構造，特性を有するかについては，本件明細書２の記載によっても明らかではない。そうすると，第２次訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって，特許法１２６条６項の規定に違反してされたものである。(ｳ)以上の２点において，本件発明２についての特許には特許法１２３条１項８号の無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告は，被告らに対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
(ｱ)被告らの主張のうち(ｱ)について，第１次訂正については，訂正前の本件明細書２の段落【００５２】ないし【００５４】の記載を根拠とするものであり，第２次訂正については，訂正前の本件明細書の段落【００４１】の記載を根拠とするものである。争点４－１において主張したとおり，本件明細書２には，障壁層Ｂ１を含むｎ型窒化物半導体層側の複数の障壁層のｎ型不純物濃度を５×１０16／㎤以上２×１０18／㎤以下とすること及びｎ型不純物の濃度の下限値が１×１０17／㎤となることが，それぞれ記載されているのであるから，第１次訂正，第２次訂正とも，訂正前の明細書に記載された事項の範囲内のものであって，特許法１２６条５項の規定に違反してされたものではない。
(ｲ)被告らの主張のうち(ｲ)について，訂正前の本件明細書２の段落【００４５】には，「本発明において，アンドープとは意図的にドープしないことであり，窒化物半導体成長時に，ｎ型若しくはｐ型不純物をドープしないで成長させるものである。この時，不純物濃度は，５×１０16／㎤未満となる。」として，「アンドープで成長させ」との構成と「ｎ型不純物濃度が５×１０16／㎤未満」とが同義であることを明示しているのであるから，第２次訂正が特許請求の範囲の実質的な拡張に当たるということはない。
(5)争点５（被告ＬＥＤの譲渡等につき原告の承諾があったか）について
【被告らの主張】
本件は，原告が，被告らに対して訴訟を提起することを目的に，イガラシを介して，被告ＬＥＤを被告らから購入したものである（いわば「おとり購入」というべきものである。）。被告らは，イガラシに販売した被告ＬＥＤ１０００個の他に，被告ＬＥＤを譲渡，輸入又は譲渡の申出をしていない。そうすると，被告らによる全ての被告ＬＥＤの譲渡，輸入又は譲渡の申出は，原告自身の意思に基づく「おとり購入」により生じたものであり，特許権者である原告の承諾に基づくものであるから，本件特許権の侵害には当たらない。
【原告の主張】
イガラシは，被告立花に対し，「砲弾型ＬＥＤ球」の購入を申し込んだにすぎず，エバー社製のＬＥＤの購入を申し込んだものではないし，まして，型番等を指定して被告ＬＥＤの購入を申し込んだものでもないから，イガラシへの被告ＬＥＤの販売が原告による「おとり購入」によるものなどということはできない。当然のことながら，原告は，被告ＬＥＤの譲渡，輸入又は譲渡の申出を承諾したものではない。(6)争点６（被告ＬＥＤの譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか）について
【原告の主張】


被告らは，イガラシに対する譲渡以外に被告ＬＥＤを譲渡等していない旨主張するが，同主張は，信用できない。また，被告立花は，原告から特許権侵害の警告を受けた後も，自社ウェブサイトにおいて，被告ＬＥＤを含むエバー社製のＬＥＤを取り扱っている旨を依然として宣明している。これらの事情に鑑みると，いまだ被告Ｅ＆Ｅがエバー社から被告ＬＥＤを輸入して，これを譲渡等するおそれがあり，また，被告立花が被告ＬＥＤを譲渡等するおそれがあるというべきである。
【被告らの主張】
前記のとおり，本件は，原告がイガラシを介して被告ＬＥＤを購入した「おとり購入」の事案であり，被告らはイガラシに対する譲渡以外に被告ＬＥＤを譲渡等していないし，被告ＬＥＤの在庫を保有しているわけでもない。したがって，被告らが将来被告ＬＥＤを輸入や譲渡等をする可能性はなく，差止め及び廃棄の必要性は存在しないというべきである。
(7)争点７（損害又は不当利得の額）について
【原告の主張】
ア逸失利益又は実施料相当額
(ｱ)特許法１０２条２項により推定される損害の額被告らが平成１９年６月２２日から平成２６年４月１０日までの間に被告ＬＥＤを販売したことにより得た利益は，被告Ｅ＆Ｅについて１０万５０００円（売上高１０５万円の１０パーセント），被告立花について３万５０００円（売上高３５万円の１０パーセント）である。特許法１０２条２項により，これらの利益額は，本件特許権１又は同２が侵害されたことにより原告が受けた損害の額と推定される。(ｲ)特許法１０２条３項により算定される損害の額上記(ｱ)のとおり，被告らは，平成１９年６月２２日から平成２６年４月１０日までの間に，本件発明１及び同２の実施品である被告ＬＥＤを販売して，被告Ｅ＆Ｅについて１０５万円の，被告立花について３５万円の各売上げをあげたところ，本件発明１及び同２の実施に対し特許権者である原告が受けるべき金銭の額は，それぞれ，同売上高の１０パーセント（被告Ｅ＆Ｅについて１０万５０００円，被告立花について３万５０００円）を下回ることはない。特許法１０２条３項により，原告は，これらの額を原告が受けた損害の額として請求することができる。
(ｳ)連帯支払義務
被告立花が被告Ｅ＆Ｅから被告ＬＥＤを仕入れてこれを販売していることからすれば，被告立花による被告ＬＥＤの販売によって原告が被った損害については，被告らが連帯してこれを賠償する責任を負うというべきである。
(ｴ)不当利得の額
上記(ｲ)のとおり，本件発明１及び同２の実施に対し特許権者である原告が受けるべき金銭の額は，被告ＬＥＤの売上高の１０パーセントであるところ，被告は，原告に実施料を支払うことなく被告ＬＥＤを販売して売上げをあげたのであるから，被告Ｅ＆Ｅについて１０万５０００円，被告立花について３万５０００円を利得し，同額の損失が原告に発生している。
(ｵ)逸失利益額又は実施料相当額の小括
原告は，不法行為による損害賠償（ただし，上記(ｱ)と上記(ｲ)とを選択的に主張する。）と不当利得返還（上記(ｴ)）とを選択的に請求するものであり，また，本件発明１の実施による損害賠償（又は不当利得返還）と本件発明２の実施による損害賠償（又は不当利得返還）とを選択的に請求するものである。
イ弁護士費用
原告が本件訴訟追行のために要した弁護士費用のうち，被告らによる特許権侵害の不法行為と相当因果関係にある額は，本件特許権１の侵害について５０万円（被告らそれぞれにつき２５万円），本件特許権２の侵害について５０万円（被告らそれぞれにつき２５万円）の合計１００万円である（前記ア(ｳ)のとおり，被告立花が被告Ｅ＆Ｅから被告ＬＥＤを仕入れてこれを販売していることからすれば，被告立花による被告ＬＥＤの販売によって原告が被った損害については，被告らが連帯してこれを賠償する責任を負うというべきである。）。
【被告らの主張】
ア逸失利益について
(ｱ)損害の不発生
前記のとおり，被告らが被告ＬＥＤを譲渡等したのは，イガラシに対する１０００個のみであり，当該１０００個の被告ＬＥＤは，原告が訴訟の証拠とするために全て受け取っている（また，その一部は，被告立花がイガラシから回収した。）。そして，当該１０００個以外に，被告ＬＥＤは市場に出回っていない。したがって，そもそも，被告ＬＥＤが譲渡等されなければ，原告の製品が販売されていたであろうとの条件関係が存在しないので，原告に逸失利益の損害は生じておらず，特許法１０２条２項を適用する前提を欠くというべきである。被告立花は，被告ＬＥＤを販売した売上代金（２万円）を全額イガラシに返金しているので，そもそも被告立花が受けた利益は零であるが，上記返金前の被告立花の利益が被告ＬＥＤの売上高（上記のとおり，２万円である。）の１０パーセントであることは争わない。
被告Ｅ＆Ｅは，被告ＬＥＤを販売したことによる同被告の利益の額が１０万５０００円であることは争わない。
(ｲ)本件特許権１及び同２の寄与率を考慮した損害額の推定の覆滅仮に，原告に何らかの逸失利益の損害が生じているとしても，原告は，被告ＬＥＤについて原告が保有する９件の特許権を侵害するなどと主張していること，被告ＬＥＤは，本件発明１の作用効果を奏しないか，奏したとしても極めてわずかな効果しか奏しないこと，被告ＬＥＤは，被告製品（窒化物半導体素子）にさらなる部材を付加していること，有色ＬＥＤ市場における原告のシェアなどからすれば，本件発明１が被告らの得た利益に寄与した割合は，５パーセントを上回ることはない。よって，特許法１０２条２項により被告らが得た利益の額が，原告が受けた損害の額と推定されるとしても，その９５パーセント相当額については，同推定が覆滅されるべきである。
イ実施料率について


本件発明１及び同２の実施に対し特許権者である原告が受けるべき金銭の額が売上高の１０パーセントを下回ることはないとの原告の主張は否認し，争う。
ウ弁護士費用について
本件と相当因果関係のある弁護士費用の損害額が，本件特許権１の侵害につき５０万円，本件特許権２の侵害につき５０万円であるとの原告の主張は否認し，争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)被告製品の構成について
証拠（甲６，乙１）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，基板上にｎ型層，活性層，ｐ型層が積層された構造を備えた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であり，ｐ型層と，ｎ型層（別紙８〔被告製品構造説明書（１）〕にいう層(61)，別紙１１〔被告製品層[61-1][61-2][61-3]付近模式図〕にいう層[61-1]ないし層[61-3]）が一部露出された表面に，それぞれ正電極と負電極が形成されており，前記ｎ型層中には，前記ｎ型層が一部露出された表面よりも基板側に（別紙８にいう層(61B)，別紙１１にいう層[61-2]と層[61-3]の境界付近），Ｓｉ濃度が高い領域（以下「高Ｓｉ濃度領域」という。）が存在していることが認められる。(2)争点１－１（被告製品は構成要件１Ｂを充足するか）及び争点１－２（被告製品は構成要件１Ｃを充足するか）について
ア前記のとおり，被告製品のｎ型層中には，高Ｓｉ濃度領域が存在するところ，電気情報通信学会技術研究報告に掲載された加藤久喜ほか「ＳｉドープＧａＮを用いた青色ＬＥＤの特性」（甲９）には，ＳｉドープＧａＮの電気的特性について，「図－４にＳｉＨ４流量に対する室温における自由電子濃度Ｎ及びＳｉ濃度の関係を示す。図から明らかなように，ＧａＮ中に取り込まれるＳｉは，ＳｉＨ４流量に比例しており線型制御が可能であることがわかった。そしてＳｉＨ４流量すなわちＳｉ濃度に比例して室温での自由電子濃度は増加し，５×１０16から２×１０18ｃｍ-3まで自由に制御できた。」との記載があり，これによれば，被告製品における高Ｓｉ濃度領域の電子キャリア濃度は，ｎ型層中の他の領域よりも高いものと推認でき，同推認を覆すに足りる証拠はない。
この点について，被告らは，被告製品中の高Ｓｉ濃度領域は，ＳｉＨ４の流量を変化させて生じたものではないから，「Ｓｉ濃度と電子キャリア濃度が相関する」という立論が当然に成り立つものではないと主張するが，前記文献には，ＧａＮ中に取り込まれるＳｉがＳｉＨ４流量に比例することと，Ｓｉ濃度に比例して室温での自由電子濃度が増加することとを区別して記載しているのであるから，仮に，被告製品の高Ｓｉ濃度領域が，ＳｉＨ４の流量を変化させて生じたものではないとしても，そのことをもって上記認定が左右されるものではない。イ次に，被告製品中の高Ｓｉ濃度領域は，下図（原告作成の分析結果報告書〔甲６の１〕の図２（３）－１のＳＩＭＳチャート。ただし赤色の点線，矢印及び黒字による吹き出しを付した。）の深さ（Ｄｅｐｔｈ）３μｍ付近から明らかなとおり，その上下に存する領域（Ｓｉの濃度がほぼ一定している領域）とは異なり，不純物たるＳｉ濃度が，次第に増大した後に減少していることが認められ，証拠（甲２３ないし２５）によれば，半導体の分野において，このように濃度が変化している領域を「一つの層」と観念することがあるものと認められるから，被告製品中の高Ｓｉ濃度領域も，「一つの層」と観念して差し支えないというべきである。ウ以上によれば，被告製品（別紙８〔被告製品構造説明書(1)〕を用いてその構造を説明する。）は，そのｎ型層(61)中に，ｎ型層(61A)と，これに接して，これよりも電子キャリア濃度が大きいｎ型層(61B)を有し，ｎ型層(61)中，基板と露出表面の間にあるｎ型層領域において，露出表面が形成されたｎ型層(61A)と，ｎ型層(61A)の基板側に設けられたｎ型層(61B)を有すると認められる。そして，被告製品の「ｎ型層(61A)」が本件発明１の「第一のｎ型層」に，被告製品の「ｎ型層(61B)」が本件発明１の「第二のｎ型層」に，それぞれ当たるといえるから，被告製品は，構成要件１Ｂ「前記ｎ型層中に，第一のｎ型層と，第一のｎ型層に接して，第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のｎ型層と，を有すると共に，」，同１Ｃ「前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層と，該第一のｎ型層の基板側に設けられた前記第二のｎ型層と，を有する」をいずれも充足
高濃度Ｓｉ領域
Ｓｉ濃度一定領域
Ｓｉ濃度一定領域
する。


エなお，被告は，被告製品における高Ｓｉ濃度領域は，これが属するｎ型層の他の領域と比べて約３倍程度のＳｉ濃度しかなく，本件発明１の作用効果である①均一な面発光が得られ，②発光出力が向上し，③Ｖｆが明らかに低下する，という効果を奏しないから，「第二のｎ型層」に当たらないと主張する。しかしながら，そもそも，特許請求の範囲には，第一のｎ型層と第二のｎ型層との電子キャリア濃度の差を限定する記載はない上，証拠（甲１１）によれば，第二のｎ型層のＳｉ濃度が第一のｎ型層のＳｉ濃度の３倍程度にとどまる発光素子であっても，第二のｎ型層が存在しない発光素子と比して，少なくともＶｆ値の低下が見られたというのであるから，被告製品の高Ｓｉ濃度領域が，本件発明１の「第二のｎ型層」に当たるとの認定は妨げられないというべきである。
(3)争点１の小括
前記前提事実及び上記認定説示によれば，被告製品は，本件発明１の構成要件を全て充足するから，本件発明１の技術的範囲に属するものと認められる。２争点２（本件発明１についての特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
(1)争点２－１（無効理由１〔乙第６号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）について
ア本件特許１の原出願日より前に日本国内で頒布された乙６公報には，次の記載がある（引用に際し，乙６公報中の段落番号等を【】で示す。）。「【請求項１】ＧａＸＡｌ１   －ＸＮ（但しＸは０＜Ｘ≦１の範囲にある。）よりなるバッファ層と，Ｚｎがドープされた発光する活性層と，Ｓｉがドープされたｎ型のクラッド層と，さらに，Ｍｇがドープされたｐ型のクラッド層とを具備していることを特徴とする青色発光ダイオード。」
「【産業上の利用分野】本発明は，一般式がＧａＸＡｌ１－ＸＮ（０≦Ｘ≦１）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなる青色発光ダイオードに係り，特に発光効率が高く，高輝度，かつ色純度の良い，青色発光ダイオードに関するものである。」【０００１】
「・・・本発明は上記事情を鑑みて成されたものであり，上記ｉ型層をｐ型層とｎ型層ではさむ構造の青色発光ダイオードを実現することにより，高効率で，高輝度かつ色純度等の発光特性に優れた青色発光ダイオードを提供することを目的とする。」【０００８】
「【課題を解決するための手段】本発明は，サファイア基板上に，一般式がＧａＸＡｌ１－ＸＮ（０≦Ｘ≦１）で表される窒化ガリウム系化合物半導体が積層された構造を有する青色発光ダイオードにおいて，ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０＜Ｘ≦１の範囲にある。）よりなるバッファ層と，Ｚｎがドープされた発光する活性層と，Ｓｉがドープされたｎ型のクラッド層と，さらに，Ｍｇがドープされたｐ型のクラッド層とを具備していることを特徴とするものである。」【０００９】「その構造の一例を図１にしめす。本発明の青色発光ダイオードは，サファイア基板１上に，ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（０＜Ｘ≦１）よりなるバッファ層１２，Ｓｉがドープされたｎ型のクラッド層であるＳｉドープｎ型ＧａＸＡｌ１－ＸＮ層３（以下ｎ型クラッド層という。），Ｚｎがドープされた発光する活性層であるＺｎドープＧａＸＡｌ   １－Ｘ   Ｎ層１   ４（以   下活性   層という。），Ｍｇがドープされたｐ型のクラッ
ド層であるＭｇドープｐ型ＧａＸＡｌ１   －Ｘ
Ｎ層５（以下ｐ型クラッド層という。）が
順に積層され，さらに，３および５から電
極が取   り出さ   れた構   造とな   ってい   る。」
【００１０】
イ乙６公報の上記アの記載によれば，乙６公報には次の発明（乙６発明）が記載されているものと認められる。
「サファイア基板上にｎ型クラッド層，活性層，ｐ型クラッド層が積層された構造を備え，該ｐ型クラッド層上と，該ｎ型クラッド層が一部露出された表面に，それぞれ電極が設けられた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」ウ乙６発明の「サファイア基板」は本件発明１の「基板」に，乙６発明の「ｎ型クラッド層」は本件発明１の「ｎ型層」に，乙６発明の「ｐ型クラッド層」は本件発明１の「ｐ型層」に，乙６発明の「電極」は本件発明１の「正電極と負電極」に，それぞれ該当するといえるから，本件発明１と乙６発明とは，次の点で相違し，その余の点において一致するものと認められる。
(ｱ)本件発明１は「前記ｎ型層中に，第一のｎ型層と，第一のｎ型層に接して，第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のｎ型層と，を有する」のに対し，乙６発明の「ｎ型クラッド層」がかかる層構造を有するかが明記されていない点（以下「相違点６－１」という。）。
(ｲ)本件発明１は「前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層と，該第一のｎ型層の基板側に設けられた前記第二のｎ型層と，を有する」のに対し，乙６発明の「ｎ型クラッド層」がかかる層構造を有するかが明記されていない点（以下「相違点６－２」という。）
エ相違点に係る容易想到性について


被告らは，窒化ガリウム系化合物半導体素子のｎ型層において，高キャリア濃度ｎ型層を低キャリア濃度ｎ型層に接して基板側に配置するとの層構造は，本件特許１の原出願日当時における周知技術（少なくとも公知技術）であったとして，乙６発明に同周知技術又は公知技術を適用して，相違点６－１に係る本件発明１の層構造とすることは，当業者が容易に想到できた，また，そのような層構造を採用した際に，具体的に各層がどのような配置となるかは，ｎ型層をどの程度エッチングして露出させるかという設計的事項にすぎないから，相違点６－２に係る本件発明１の層構造とすることも，当業者が容易に想到できたなどと主張する。確かに，本件特許１の原出願日前に日本国内で頒布されたと認められる乙７号証ないし乙１２号証には，窒化ガリウム系化合物半導体素子のｎ型層中において，電子キャリア濃度の小さいｎ型層（以下「ｎ－層」という。）に接して，電子キャリア濃度の大きいｎ型層（以下「ｎ＋層」という。）が形成されている構成が開示されているものと認められる。しかしながら，乙７号証ないし乙１２号証に開示された構成は，いずれも，ｎ－層ではなくｎ＋層に負電極用の露出表面が形成され，かつ，同露出表面が形成されたｎ＋層に接して，当該ｎ＋層の上側に設けられたｎ   －層が形成された構成が開示されているにとどまり，「電子キャリア濃度が小さくかつ露出表面が形成されたｎ－層と，これに接してこれよりも基板側に電子キャリア濃度が大きいｎ＋層が設けられている」という，相違点６－２に係る本件発明１の構成は開示されていないのであるから，乙６発明に乙７号証ないし乙１２号証に開示された構成を適用しても，相違点６－２に係る本件発明１の構成が導かれることはない。
この点について，被告らは，高キャリア濃度ｎ型層と低キャリア濃度ｎ型層とをどのような配置とするかは，ｎ型層をどの程度エッチングして露出させるかという設計的事項にすぎないなどと主張するが，前記のとおり，乙７号証ないし乙１２号証に開示された構成においては，いずれもｎ＋層に負電極用の露出表面が形成されているのであって，これらの証拠をもって，ｎ＋層ではなくｎ－層に電極形成用の露出表面を形成することまでもが設計的事項にすぎないなどということはできない。なお，乙２７公報の段落【００２５】には，「ドナー不純物をドーピングする場合，その濃度に関してはｎ層に均一にドーピングしても良い。又，ｎ層のオーム電極形成を容易にするためにｎ型層成長初期に高濃度にドーピングし，ｐｎ接合付近ではドーピングしないか或いは低濃度にドーピングしても良い。」との記載があるが，「ｎ層のオーム電極形成を容易にするために」との記載があることから明らかなとおり，同記載は，高濃度にドーピングした層に電極を形成することが含意されているのであり，乙２７公報をもっても，低濃度にドーピングした層に電極用の露出表面を形成し，その下に接して高濃度にドーピングした層を設ける配置とすることが設計的事項にすぎないと認めることはできないというべきである。以上によれば，本件発明１が，乙６発明に被告ら主張の周知技術又は公知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであったとは認められない（なお，被告らは，乙６発明に乙１３公報記載の構成を組み合わせるかのような主張もするが，乙６発明に乙１３公報記載の構成を組み合わせても，上記各相違点に係る本件発明１の構成に至らないことは明らかである。）。
オ争点２－１の小括
したがって，本件発明１についての特許が，被告らの主張する無効理由１によって，特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。(2)争点２－２（無効理由２〔乙第１３号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか）について
ア本件特許１の原出願日より前に日本国内で頒布された乙１３公報には，次の記載がある（引用に際し，乙１３公報中の段落番号等を【】で示す。）。
「【請求項１】発光層中に【化１】
層を少なくとも一層含む半導体発光素子において，発光層と成長基板との間に【化２】層を設けたことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】前記発光層中の【化１】層に接して，これよりバンドギャップエネ
ルギが大きい【化３】   層を有すること
を特徴とする請求項１記載の半導体発光素子。」
「【産業上の利用分野】本発明は，可視から紫外で発光する化合物半導体発光素子用構造に関する。」【０００１】
「【発明が解決しようとする課題】本発明は以上の問題点を解決するために提案されたもので，その目的は，可視から紫外にわたる広い波長域における高効率半導体発光素子を提供することにある。さらに詳述すれば，本発明は，発光層内へ電子及び正孔を閉じ込めることが可能である上，発光層に用いた【化１】層の結晶性が自動的に向上する半導体発光素子を提供することにある。」【０００５】「【課題を解決するための手段】本発明の半導体発光素子は，発光層中に【化１】層を少なくとも一層含む半導体発光素子において，発光層と成長基板との間に【化２】層を設けたことを最も主要な特徴とする。また，本発明の第２の主要な特徴は，前記発光層中の【化１】層に接してこれと格子定数の異なる【化３】層を設けたことにある。従来のＧａＮホモ接合ダイオード及びＧａＡｌＮ／ＧａＮヘテロ接合ダ
イオードとは，発光層中にＩｎを含
む層を少なくとも一層含む点が異な
る。さらに，従来のホモ接合ダイオ
ードとは，発光層中にヘテロ接合界
面を有する点が異なる。従来のＩｎ
ＧａＡｌＮ／ＩｎＧａＮヘテロ接合
ダイオードとは，格子不整合条件下
で素子を作製する点が異なるもので
ある。」【０００６】


「〔実施例１〕（格子不整合ダブルヘテロ構造及び単一量子井戸構造）図１は，本発明の第１の実施例の構造を示す図であって，６１はサファイア（０００１）基板，６２は膜厚５μｍ及び電子濃度１０19ｃｍ-3のＳｉドープｎ型ＧａＮ電流注入層，６３は膜厚０．５μｍのアンドープＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ発光層，６４は膜厚２μｍ及びホール濃度１０18ｃｍ-3のＭｇドープｐ型ＧａＮ電流注入層，６５はｎ側電極，６６はｐ側電極である。電極６５に対して正の電圧を６６に加えることにより，電子及び正孔を発光層６３に注入した。その結果，立ち上がり電圧４Ｖの電流対電圧特性が得られ，波長３８０ｎｍ帯にのみ発光ピークを持つ発光を観測できた。最大光出力は１．６ｍＷであり，外部量子効率は２％であった。また，ＩｎＧａＮ発光層６３の組成を変化することによって，発光波長を６００ｎｍまで長波長化することができた。」【００１０】
イ乙１３公報の上記アの記載によれば，乙１３公報には次の発明（乙１３発明）が記載されているものと認められる。
「サファイア基板６１上にＳｉドープｎ型ＧａＮ電流注入層６２，アンドープＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ発光層６３，Ｍｇドープｐ型ＧａＮ電流注入層６４が積層された構造を備え，該Ｍｇドープｐ型ＧａＮ電流注入層６４上と，該Ｓｉドープｎ型ＧａＮ電流注入層６２が一部露出された表面に，それぞれｐ側電極６６とｎ側電極６５が設けられた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」
ウ乙１３発明の「サファイア基板６１」は本件発明１の「基板」に，乙１３発明の「Ｓｉドープｎ型ＧａＮ電流注入層６２」は本件発明１の「ｎ型層」に，乙１３発明の「アンドープＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ発光層６３」は本件発明１の「活性層」に，乙１３発明の「Ｍｇドープｐ型ＧａＮ電流注入層６４」は本件発明１の「ｐ型層」に，乙１３発明の「ｐ側電極６６」は本件発明１の「正電極」に，乙１３発明の「ｎ側電極６５」は本件発明１の「負電極」に，それぞれ該当するといえるから，本件発明１と乙１３発明とは，次の点において相違し，その余の点において一致するものと認められる。
(ｱ)本件発明１は「前記ｎ型層中に，第一のｎ型層と，第一のｎ型層に接して，第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のｎ型層と，を有する」のに対し，乙１３発明の「Ｓｉドープｎ型ＧａＮ電流注入層６２」がかかる層構造を有するかが明記されていない点（以下「相違点１３－１」という。）。(ｲ)本件発明１は「前記ｎ型層中の基板と前記露出表面の間にあるｎ型層領域において，前記第一のｎ型層であって前記露出表面が形成された層と，該第一のｎ型層の基板側に設けられた前記第二のｎ型層と，を有する」のに対し，乙１３発明の「Ｓｉドープｎ型ＧａＮ電流注入層６２」がかかる層構造を有するかが明記されていない点（以下「相違点１３－２」という。）
エ相違点に係る容易想到性について
上記相違点１３－１及び同１３－２は，争点２－１において検討した相違点６－１及び同６－２と実質的に異なるところがないところ，既に認定説示したとおり，乙７号証ないし乙１２号証には，「電子キャリア濃度が小さくかつ露出表面が形成されたｎ－層と，これに接してこれよりも基板側に電子キャリア濃度が大きいｎ＋層が設けられている」という，相違点１３－２（相違点６－２と実質的に同一である。）に係る構成は開示されていないのであるから，乙１３発明に乙７号証ないし乙１２号証に開示された構成を適用しても，相違点１３－２に係る本件発明１の構成が導かれることはない。また，乙７号証ないし乙１２号証及び乙２７公報をもっても，低濃度にドーピングした層に電極用の露出表面を形成し，その下に接して高濃度にドーピングした層を設ける配置とすることが設計的事項にすぎないと認めることはできない。したがって，本件発明１が，乙１３発明に周知技術又は公知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであったとは認められない。
オ争点２－２の小括
したがって，本件発明１についての特許が，被告らの主張する無効理由２によって，特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。(3)争点２－３（無効理由３〔サポート要件違反〕は認められるか）についてア被告らは，本件発明１の作用効果である①均一な面発光が得られ，②発光出力が向上し，③Ｖｆ（順方向電圧）が「明らかに」低下するという作用効果を奏しない領域が，形式的に「第一のｎ型層よりも電子キャリア濃度が大きい」ことを理由に「第二のｎ型層」に当たるというのであれば，特許請求の範囲には，発明の詳細な説明に記載された課題解決手段が反映されていないというべきであるし，発明の詳細な説明に開示された内容を過度に拡張ないし一般化するものであるから，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものでないと主張する。イそこで検討するに，本件明細書１には，次の記載がある（引用に際し，本件明細書１の段落番号等を【】で示す。）。