原告教習生親らのうちＢ２４及びＢ２５の相続人らは，被告Ｅ８教官は，本件地震発生後，Ｇ教習所に津波が襲来する危険があったから，より安全な場所からＧ教習所に戻った点で過失があり，Ｇ教習所に戻った時点においてもＢ２４及びＢ２５をすぐに避難させず，被告Ｅ８教官において他の教習生を送るため自動車を運転する際にＢ２４及びＢ２５を見掛けたのに同乗させるなどして避難させなかった点で過失があると主張する。しかし，前記２(6)ア，ク及び証拠（乙Ａ３２，証人Ｈ４，被告Ｅ８教官本人）によれば，被告Ｅ８教官は本件地震発生当時，２時限連続路上教習中であり，亘理町の中央公民館裏駐車場に駐車して，Ｂ２４及びＢ２５に対する講評をしていたところ，本件地震発生後，Ｆ１専務に電話をかけたがつながらず，上記教習生らに確認の上，Ｇ教習所に戻ることとしたのであり，教習車にはラジオが付いていなかったため，大津波警報の発令を知らず，また，Ｇ教習所に戻る途中で津波警報や避難指示，サイレンも聞かなかったことが認められることに加え，前記のとおり，本件地震の前にＧ教習所付近に津波が襲来することを予期することは困難であったというべきであることからすれば，被告Ｅ８教官がＧ教習所に津波が襲来する事態を想定せずにＧ教習所に戻ったことに過失があるということはできない。
そして，前記２(6)ク，ス及び証拠（乙Ａ３２，被告Ｅ８教官本人）によれば，被告Ｅ８教官は，午後３時３０分頃Ｇ教習所に戻ってすぐに，Ｆ２常務及びＦ１専務から教習生らの送迎を頼まれ，午後３時４０分頃にはセダンタイプの教習車に教習生４名を乗せて出発しているのであり，また，教習生を送迎する途中で自転車を押して徒歩で歩くＢ２４及びＢ２５を見掛けてはいるが，上記セダンタイプの教習車はその時点で満席であり，同車に乗車させるスペースもなかったのであるから，同乗させなかったという点についても被告Ｅ８教官に過失があるとはいえない。
したがって，Ｂ２４及びＢ２５の相続人らによる被告Ｅ８教官個人に対する請求は理由がない。
(3)被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３の責任
原告教習生親らは，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３は，本件教習生らの生命・身体・財産に被害が及ばないようにする注意義務があるのに，被告Ｅ１学校が安全配慮義務に違反したのと同様にこれを履行しなかったから不法行為に基づく損害賠償責任を負い，これら過失は重過失であって，会社法４２９条１項に基づく責任も負うと主張する。
前記第２，１(2)イ，ウのとおり，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３は，本件地震発生当時，Ｇ教習所に在校していなかったところ，前記３(3)エで説示したとおり，大津波警報が発令されたことや，防災行政無線や，山元町，消防や警察の車両による避難指示も聞いていなかった上，Ｇ教習所に電話連絡をしても電話が通じない状況にあったのであるから，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３において，情報収集した上，Ｇ教習所に在校するＦ１専務，Ｆ２常務及びＦ３学校長に避難指示すべき義務に違背したとはいえない。また，前記３(4)で説示したとおり被告Ｅ１学校が事前に災害対応マニュアル整備を怠ったとして安全配慮義務違反があるとはいえないのと同様に，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３に義務違反があったとはいえない。したがって，原告教習生親らの被告Ｅ２社長個人及び被告Ｅ３個人に対する請求は理由がない。
５被告保険会社らの責任（原告教習生親ら関係）
(1)原告教習生親らは，被告保険会社らは，被告Ｅ１学校と締結していた「教習所施設」賠償責任補償保険及び「路上教習・講習」賠償責任補償特約を締結していたところ，本件教習生ら全員について，施設所有（管理）者特別約款２条，賠償責任保険普通保険約款２条に基づき，Ｂ２４及びＢ２５については，「路上教習」賠償責任補償特約２条にも基づき，被告Ｅ１学校に対し，保険金を支払う義務を負い，原告教習生親らが債権者代位により直接請求することができると主張する。
(2)証拠（甲Ａ２２）によれば，被告保険会社らが被告Ｅ１学校と締結していた保険契約には，以下の約款が存在することが認められる。
ア賠償責任保険普通保険約款
２条当会社は，事故により，被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して，保険金を支払います。
３条当会社は，直接であると間接であるとを問わず，被保険者が次の①～⑧のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては，保険金を支払いません。
⑦地震，噴火，洪水，津波などの天災に起因する賠償責任
イ施設所有（管理）者特別約款
２条当会社が，保険金を支払うべき普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）の損害は，次の①・②のいずれかに該当する損害に限ります。
①施設の所有，使用または管理に起因する損害
②施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する損害
４条この特別約款に規定しない事項については，この特別約款に反しないかぎり，普通保険約款の規定を適用します。
ウ「路上教習」賠償責任補償特約
２条当会社が，保険金を支払うべき普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）の損害は，道路上において被保険者が所有，使用または管理する教習機材に起因して発生した損害に限ります。
５条この「路上教習」賠償責任補償特約に規定しない事項については，この特約に反しないかぎり，普通保険約款，特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
(3)前記(2)のとおり，施設所有（管理）者特別約款，「路上教習」賠償責任補償特約については，いずれも賠償責任保険普通保険約款が適用されるところ，同約款３条７号において，津波などの天災に起因する賠償責任は保険金支払の対象外とされており，前記３で検討したとおり，被告Ｅ１学校が原告教習生親らに対して負う安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償責任は，津波という天災に起因して生じた賠償責任であるから，保険金支払の対象外となると解される。


原告教習生親らは，免責の対象となるのは，被保険者が安全確保義務を尽くしてもなお避けることができない津波に限定して解釈すべきであるとか，本件においては，被告Ｅ１学校に義務違反があるから本件教習生らの死亡は津波による損害とはいえないと主張するが，原告教習生親らの主張する解釈は，保険約款の文言上の解釈とは相容れないものであり，また，そもそも被保険者が安全確保義務を尽くした場合には被保険者は賠償責任を負わないのであるから，原告教習生親らの主張を前提とすると，免責規定を設ける必要自体がなくなってしまうことになることなどからすれば，原告教習生親らの上記主張は採用することができない。
したがって，被告保険会社らは，被告Ｅ１学校が安全配慮義務違反に基づき原告教習生親らに対して負う損害賠償責任について保険金支払義務を負わないから，同保険金支払請求権を債権者代位したとの原告教習生親らの請求は理由がない。
６原告教習生親らの損害額
(1)本件教習生ら１人当たりの損害
ア本件教習生らの逸失利益
(ｱ)Ｂ５を除く本件教習生ら
Ｂ５を除く本件教習生らが死亡当時１８歳であったことは当事者間に争いがないところ，賃金センサス平成２１年男女計学歴計全年齢平均賃金である４７０万５７００円を基礎に，６７歳までの４９年間のライプニッツ係数１８．１６８７を乗じ，中間利息を控除した上，生活費として４０％を控除して逸失利益の現在価格を求めると，５１２９万７８７０円となる。
４７０万５７００円×１８．１６８７×（１－０．４）
≒５１２９万７８７０円（１円未満切捨て）
(ｲ)Ｂ５
Ｂ５が死亡当時１９歳であったことは当事者間に争いがないところ，賃金センサス平成２１年男女計学歴計全年齢平均賃金である４７０万５７００円を基礎に，６７歳までの４８年間のライプニッツ係数１８．０７７２を乗じ，中間利息を控除した上，生活費として４０％を控除して逸失利益の現在価格を求めると，５１０３万９５２８円となる。４７０万５７００円×１８．０７７２×（１－０．４）
≒５１０３万９５２８円（１円未満切捨て）
イ本件教習生ら及び原告教習生親らの慰謝料
本件教習生らが本件地震に伴う津波により死亡したことに対する慰謝料は，本件教習生ら各人につき２０００万円，原告教習生親ら各人につき１００万円とするのが相当である。
ウ葬儀費用
本件教習生らが死亡したことにより生じた葬儀費用のうち被告Ｅ１学校が賠償すべきものについては，本件教習生ら１名ごとにこれに対応する原告教習生親ら合計で各１５０万円とするのが相当である。
エ弁護士費用
以上の本件教習生らの損害額等，本件の事案に鑑み，被告Ｅ１学校に負担させるべき原告教習生親らの弁護士費用は，原告教習生親ら各人につき２５０万円とするのが相当である。
(2)原告教習生親らの各人の請求額
以上に従い，原告教習生親ら各人の損害額を算定すると，以下のとおりとなる。
ア第１事件・第２事件原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ５，同Ａ６，同Ａ１１，同Ａ１２，同Ａ１３，同Ａ１４，同Ａ１６，同Ａ１７，同Ａ１８，同Ａ１９，同Ａ２０，同Ａ２１，同Ａ２２，同Ａ２３，同Ａ２４，同Ａ２５，同Ａ２６，同Ａ２７，同Ａ２８，同Ａ２９，同Ａ３０，同Ａ３１，同Ａ３２，同Ａ３３，同Ａ３４，同Ａ３５，同Ａ３６，同Ａ３７，同Ａ３８，同Ａ３９，同Ａ４０，同Ａ４１，同Ａ４３，同Ａ４４，同Ａ４５及び同Ａ４６（相続人２名両名が原告）
逸失利益相続分    ２５６４万８９３５円
慰謝料相続分     １０００万円
固有の慰謝料       １００万円
葬儀費用         ７５万円
弁護士費用        ２５０万円
合計        ３９８９万８９３５円
イ第１事件・第２事件原告Ａ１，同Ａ１５及び同Ａ４２（相続人２名のうち１名が原告）
逸失利益相続分    ２５６４万８９３５円
慰謝料相続分     １０００万円
固有の慰謝料       １００万円
葬儀費用        １５０万円
弁護士費用        ２５０万円
合計        ４０６４万８９３５円
ウ第１事件・第２事件原告Ａ４（相続人１名が原告）
逸失利益相続分    ５１２９万７８７０円
慰謝料相続分     ２０００万円
固有の慰謝料       １００万円
葬儀費用        １５０万円
弁護士費用        ２５０万円
合計        ７６２９万７８７０円
エ第１事件・第２事件原告Ａ７及び同Ａ８（相続人２名両名が原告）
逸失利益相続分    ２５５１万９７６４円
慰謝料相続分     １０００万円
固有の慰謝料       １００万円
葬儀費用         ７５万円
弁護士費用        ２５０万円
合計        ３９７６万９７６４円
オ第１事件・第２事件原告Ａ９及び同Ａ１０   （相続人３名のうち２名が原告）
逸失利益相続分    １７０９万９２９０円
慰謝料相続分       ６６６万６６６６円
固有の慰謝料       １００万円
葬儀費用         ７５万円
弁護士費用        ２５０万円
合計        ２８０１万５９５６円
７被告Ｅ１学校の責任（原告Ｃら関係）


(1)原告Ｃらは，被告Ｅ１学校は被用者であるＤに対して安全配慮義務を負っていたがこれを履行せず，同義務違反は不法行為にも該当すると主張する。Ｄは，被告Ｅ１学校との間で労働契約を締結したアルバイト事務職員としてＧ教習所で勤務していた（前記第２，１(1)イ）ところ，労働契約を締結した労働者は，使用者の指定した場所に配置され，使用者の供給する設備，器具等を用いて労務の提供を行うものであるから，使用者は，労働者が労務提供のため設置する場所，設備若しくは器具等を使用し又は使用者の指示の下に労務を提供する過程において，労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務（安全配慮義務）を負っているものと解するのが相当である。
この点，被告Ｅ１学校は，大災害が発生した際に津波が勤務先を襲うといった真に生命・身体の危険が予見できるような状況であれば，労働者は，緊急避難として，上司らの指示を待たずに独断で職場を離れて避難することも許されるとして，本件において，被告Ｅ１学校がＤに対し，就労義務があることを前提に安全配慮義務を負うとはいえないと主張する。しかし，真に生命・身体の危険が予見できるような状況下において，労働者が緊急避難として独断で職場を離れて避難することも許される場合があり，これにより労働者が使用者に対して労働契約上の債務不履行責任を問われることはないとしても，使用者において労働者に対して就労義務を解除していない以上，そのことから直ちに使用者の労働者に対する安全配慮義務を免れるものと解すべき根拠は認められないのであって，被告Ｅ１学校の主張は採用することができない。
(2)原告Ｃらは，被告Ｅ１学校は，海岸に程近く高台もないというＧ教習所の立地，不特定多数の教習生が出入りするというＧ教習所の性格に加え，Ｇ教習所内のみでなく路上教習中に職員及び教習生が災害に遭うことも考えられること等からすれば，被告Ｅ１学校は，災害発生時に備え，津波被害のおそれがある場合には町の指定避難所へ避難誘導・指示する等の対応マニュアル等を独自に整備すべき義務があったのにこれを怠ったと主張する。しかし，本件地震前の時点で，Ｇ教習所にまで津波が襲来することを予期し難かったものといわざるを得ないことは前記３(4)で説示したとおりであり，したがって，被告Ｅ１学校において，あらかじめ津波の襲来に備えた災害対応マニュアルの整備をすべきであったということはできない。(3)原告Ｃらは，被告Ｅ１学校は，本件地震発生後，速やかに指揮命令系統を整理・確立し，これと並行して積極的に情報収集を行い，安全であるとの確証が得られない場合には職員及び関係者の安全を最優先し，適切な避難場所への避難誘導を決定し，指示すべき義務があったのにこれを怠ったと主張する。
前記３(3)イで説示したとおり，被告Ｅ１学校には，Ｆ３学校長を含む教官らが，大津波警報（第１報）に接した段階においては，Ｇ教習所にまで津波が襲来することを予見して，さらに情報を収集すべき義務があったとまでいうことはできないものの，他方において，本件消防車が津波警報の発令を伝え，避難を呼び掛けながらＧ教習所に接する県道相馬亘理線で広報していたことも聞いた段階では，これらの情報を総合し，Ｇ教習所に津波が襲来する可能性を予見してこれに対する措置を執るべき義務があったというべきである。
そして，前記３(5)に説示したとおり，被告Ｅ１学校においてＧ教習所に津波が襲来する可能性を予見し，教習生らとの関係においては，送迎バス等により避難させるべきであったところ，職員との関係においても，教習生らと同時に送迎バス等により避難させるか，あるいは職員各人において避難させるべきであったということができ，これら措置が執られていれば，Ｄも送迎バス等又は通勤に使用していた自動車により避難することができたはずであるから，被告Ｅ１学校による安全配慮義務違反とＤの死亡との間には相当な因果関係があるといえる。
(4)したがって，被告Ｅ１学校は，原告Ｃらに対し，Ｄが死亡したことにつき，安全配慮義務に違反しており，債務不履行に基づく損害賠償責任を負うものと認められるが，そのことから直ちに被告Ｅ１学校に不法行為責任があるとまで認めることはできず，その他にこれを認めるに足りる証拠はない。そして，債務不履行に基づく損害賠償請求権は，催告により遅滞に陥るところ，原告Ｃらは被告Ｅ１学校に対して本件訴えにより損害賠償を求めており，その訴状が送達されたのが平成２４年５月２３日であることは当裁判所に顕著であるから，その翌日である同月２４日以降の遅延損害金を請求することができる。
８被告Ｅ２社長，Ｆ１専務，Ｆ２常務，Ｆ３学校長及び被告Ｅ３の責任（原告Ｃら関係）
(1)Ｆ１専務，Ｆ２常務の責任
原告Ｃらは，Ｆ１専務及びＦ２常務は被告Ｅ１学校の業務執行を担う取締役として，被告Ｅ１学校が負う安全配慮義務の履行としてその職員の生命・身体の安全を確保すべく，本件地震発生後に情報収集して避難指示する義務があったのにこれを怠っており，これらの過失は重大であるとして，不法行為又は会社法４２９条１項に基づく責任を負うと主張する。
アＦ１専務の責任
前記４(1)イ，７(3)で説示したとおり，Ｆ１専務自身が現実に認識した情報は，大津波警報（第１報）を認識したにとどまるところ，これにより更に情報を収集する義務まで負うと解することはできないし，そのような状況にあったＦ１専務において，従業員に対して指揮命令関係を解除すべき義務に違反したということはできない。
また，前記４(1)アで説示したとおり，Ｆ１専務は，被告Ｅ１学校が職員に対して負う安全配慮義務の履行補助者として，被告Ｅ１学校において教官らが知った情報を総合して適切な判断をできるようにすべき立場にあったということはできるが，前記７(2)，(3)で説示したとおり，被告Ｅ１学校において，事前に津波の襲来を予見し，また，大津波警報（第１報）を知った時点で更なる情報を収集する義務があったとまではいえないことからすると，Ｆ１専務において，教官らが知った情報を総合できる体制を整えておかなかったことが重過失であるとまでは評価できない。したがって，原告ＣらのＦ１専務個人の相続人に対する請求は理由がない。
イＦ２常務の責任


前記４(1)アのとおり，Ｆ２常務は，被告Ｅ２社長不在時において，教習を中止にするなどの判断をする権限を有していたとは認められない上，Ｆ２常務についても，本件消防車が県道相馬亘理線を走行して津波警報が発令されたことを伝令し，避難を呼び掛けたことを聞いたと認めるに足りる証拠はないことからすると，Ｆ２常務個人についてＧ教習所に津波が襲来する可能性を予見し得たことを前提とする不法行為法上の責任は認められないし，前記アでＦ１専務について説示したのと同様に，被告Ｅ１学校において，教官らが知った情報を総合できる体制を整えておかなかったことについて重過失があるとして会社法４２９条１項の責任を負うともいえない。
また，以上からすれば，その時点で，Ｆ２常務において，従業員に対して，指揮命令関係を解除すべき義務に違反したということはできない。したがって，原告ＣらのＦ２常務個人の相続人に対する請求は理由がない。
(2)Ｆ３学校長の責任
原告Ｃらは，Ｆ３学校長は，被告Ｅ１学校の職員の長として，自らの指揮下にあった職員らに対し，本件地震発生後，情報収集して避難指示する義務があったのにこれを怠ったとして，不法行為に基づく責任を負うと主張する。前記３(3)ア，４(1)エで説示したとおり，Ｆ３学校長らを含む教官の少なくとも一部において，本件消防車が県道相馬亘理線を走行して津波警報が発令されたことを伝令し，避難を呼び掛けたことを聞いたことが認められるが，Ｆ３学校長は，Ｇ教習所の学校運営面での責任者ではあっても，経営面についての権限は何ら有しない被告Ｅ１学校の被用者であって，その指揮下にある職員との間で契約関係にはなく，これら職員に対し，独断で避難指示したり，就労義務を解除できる地位にあったとはいえないから，Ｆ３学校長が個人として不法行為責任を負うとはいえない。
したがって，原告ＣらのＦ３学校長個人の相続人らに対する請求は理由がない。
(3)被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３の責任
原告Ｃらは，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３は，被告Ｅ１学校の業務執行を担う取締役として，被告Ｅ１学校が負う注意義務の履行として，津波などの災害の発生に備え，対応マニュアル等を独自に整備するとの意思決定を行う義務を負っていたのにこれを怠り，また，本件地震発生後にも，情報収集した上で，現場責任者であるＦ１専務らに情報提供し避難指示すべき義務を負っていたのにこれを怠ったのであり，これらは重過失であると評価できるから，不法行為又は会社法４２９条１項に基づく責任を負うと主張する。しかし，前記７(2)で説示したとおり，被告Ｅ１学校において事前に対応マニュアル等を整備すべき義務があったとはいえないから，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３において，被告Ｅ１学校に対し，そのような意思決定をさせなかったという義務違反があるとはいえない。
また，前記４(3)で説示したとおり，被告Ｅ２社長及び被告Ｅ３は，本件地震発生当時，Ｇ教習所に在校しておらず，大津波警報が発令されたことはもとより，防災行政無線や，山元町，消防や警察の車両による避難指示も聞いていなかった上，Ｇ教習所に電話連絡をしても電話が通じない状況にあったのであるから，情報収集した上，Ｆ１専務らに情報提供して避難指示すべき義務違反があったとはいえない。
したがって，原告Ｃらの被告Ｅ２社長個人及び被告Ｅ３個人に対する請求は理由がない。
９原告Ｃらの損害額
(1)逸失利益
Ｄが死亡当時２７歳であったことは当事者間に争いがないところ，賃金センサス平成２２年女子高校卒計全年齢平均賃金である２９４万０６００円を基礎に，原告Ｃら主張の６７歳までの４０年間のライプニッツ係数１７．１５９を乗じ，中間利息を控除した上，原告Ｃらが平成２２年賃金センサス中の女子高校卒業者の平均賃金をＤの基礎収入と主張していることなどに鑑み，生活費として３０％を控除して逸失利益の現在価格を求めると，３５３２万０４２８円となる。
２９４万０６００円×１７．１５９×（１－０．３）
≒３５３２万０４２８円（１円未満切捨て）
(2)慰謝料
Ｄが本件地震に伴う津波により死亡したことに対する慰謝料は，Ｄにつき２０００万円，原告Ｃら各人につき１００万円とするのが相当である。
(3)葬儀費用
Ｄが死亡したことにより生じた葬儀費用のうち被告Ｅ１学校が賠償すべきものについては，１５０万円とするのが相当である。
(4)弁護士費用
以上のＤに生じた損害額等，本件事案に鑑み，被告Ｅ１学校に負担させるべき弁護士費用は，原告Ｃら各人につき２５０万円とするのが相当である。
(5)原告Ｃらの各人の請求額
逸失利益相続分     １７６６万０２１４円
慰謝料相続分      １０００万円
固有の慰謝料        １００万円
葬儀費用         ７５万円
弁護士費用        ２５０万円
合計        ３１９１万０２１４円
１０結語
以上によれば，原告教習生親ら及び原告Ｃらの請求は，被告Ｅ１学校に対し，債務不履行（安全配慮義務違反）に基づき，主文第１項及び第２項掲記の支払を求める限度で理由がある。
よって，上記原告らの被告Ｅ１学校に対する各請求を上記の限度で認容して，その余の請求を棄却し，原告教習生親らの被告Ｅ２社長，被告Ｅ３，被告Ｅ４，被告Ｅ５，被告Ｅ６，被告Ｅ７，被告Ｅ９，被告Ｅ１０，被告Ｅ１１及び被告Ｅ８教官に対する請求並びに被告保険会社らに対する請求はいずれも理由がないからこれらを棄却し，原告Ｃらの被告Ｅ１学校に対するその余の請求並びに被告Ｅ２社長，被告Ｅ３，被告Ｅ４，被告Ｅ７，被告Ｅ９，被告Ｅ１０及び被告Ｅ１１に対する請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第１民事部
裁判長裁判官     髙宮    健二
裁判官    荒谷    謙介
裁判官    遠藤    安希歩


平成２６年８月２７日判決言渡
平成２５年（ネ）第１００８５号損害賠償，同中間確認各請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２３年（ワ）第３４１２６号，平成２４年（ワ）第３３０７３号）
口頭弁論終結日平成２６年６月３０日
判決
控        訴        人        ソフト   ウェア   部品株   式会社被控訴人       株式会   社アク   セスネ   ット訴訟代理人弁護士         篠    原    一    廣
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
本件控訴の趣旨は，下記のとおりと解される。
下記第３項に関し，控訴人の平成２５年９月３０日付け控訴状の「第２控訴の趣旨」の第３項には「控訴人の請求については，相当な裁判を求める。」と記載されているのみであり，「相当な裁判」の内容は具体的に特定されていない。この点については，①控訴人が原審において中間確認の訴え（平成２４年（ワ）第３３０７３号事件）を提起したのに対し，原判決がこれを却下したこと，②本件控訴の趣旨に，上記却下に対する不服申立てが含まれているのは明らかといえることに鑑み，前記「第２控訴の趣旨」の第３項は，前記中間確認の訴えについて請求の認容を求めるものと解するのが相当である。なお，前記中間確認の訴えに係る請求の内容については，後記第２の４(3)ア(ア)記載の理由により，下記第３項のとおり解した。記１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求を棄却する。
３別紙中「部品屋２００７    中核部（ミドルソフト）」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。）は，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。）の各著作権を侵害しないことを確認する。
４訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１事案の要旨
(1)原審請求の要旨
本件は，原審において，①被控訴人が，控訴人に対し，両名間のパートナー契約に基づいて控訴人が被控訴人に提供したソフトウェアには，第三者が著作権を有するソフトウェア中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があり，控訴人において上記第三者の利用許諾を得る見込みもないことから，被控訴人は控訴人が提供したソフトウェアを転売するという上記パートナー契約の目的を達成できなくなったとして，上記パートナー契約の債務不履行に基づき，損害賠償金２０６万５０００円及びこれに対する催告後の日である平成２３年３月１５日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案（以下「本件損害賠償請求」という。）並びに②控訴人が，被控訴人に対し，中間確認の訴えとして，別紙（控訴人の原審平成２４年１１月２１日付け「中間確認の訴状」添付の別紙「プログラム目録」１頁の写し。）中「部品屋２００７中核部（ミドルソフト）」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。）がソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」等に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。）の各著作権を侵害しないことの確認を求めた事案（以下「本件中間確認の訴え」という。）である。
(2)原審の判断
原審は，①の本件損害賠償請求について，控訴人は，被控訴人に対し，上記パートナー契約に基づき，著作権上の瑕疵がないソフトウェアを提供する義務を負っていたにもかかわらず，これに反して，第三者が著作権を有するソフトウェアの一部のプログラムを複製したものを含むソフトウェアを提供しており，複製元の上記プログラムにつき著作権者である上記第三者から利用の許諾を得る見込みもなく，給付の追完は不可能である旨認定し，被控訴人は，控訴人の上記パートナー契約の債務不履行により，同契約の前記⑴①の目的を達することができなくなったとして，被控訴人の請求をすべて認容した。
他方，原審は，②の本件中間確認の訴えについては，その請求の趣旨を，控訴人が上記パートナー契約に基づいて被控訴人に提供したソフトウェアのミドルソフト（ハードロック及びソフトロックに関する部分を除く。）が上記第三者の著作権を侵害しないとして，控訴人の被控訴人に対する上記パートナー契約の債務不履行に基づく損害賠償債務の不存在の確認を求めるものと解し，これは①の本件損害賠償請求と重複するので不適法であること（民訴法１４２条）を理由に却下した。２前提事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実。弁論の全趣旨により認められる事実を含む。）
(1)当事者及び関係者ら
ア控訴人及びその関係者ら
(ア)控訴人は，ソフトウェアの開発，仕入れ，輸入，販売及び輸出等を目的とする株式会社であり，平成１９年２月１４日に成立した。現在，控訴人代表者の配偶者であるＡが，顧問としてソフトウェアの開発等の業務を行っている（甲１の２，乙１，乙２２）。
(イ)控訴人代表者は，平成元年１０月頃に株式会社ビーエスエス（以下「ビーエスエス社」という。）を設立した。Ａは，平成２年４月頃に同社の代表取締役に就任し，ソフトウェアの開発を主導していた。
株式会社ビーエスエス販売は，ソフトウェアの開発，請負，販売及び輸出等を目的とする株式会社であり，平成８年２月２３日に成立し，平成１７年１２月２９日に商号を「ソフトウエア部品開発株式会社」に変更した（以下「ソフトウエア部品開発社」という。）。控訴人代表者が同社の代表取締役に，Ａが同社の取締役に，それぞれ就任した。
ビーエスエス社は，平成１８年１２月中旬頃，ソフトウエア部品開発社に事業を引き継ぎ，以後は事実上の休業状態にある。ソフトウエア部品開発社も，平成２１年８月頃，控訴人に事業を引き継ぎ，事実上休業するに至った（乙１，乙５，乙６，乙１６，乙２２）。
イ被控訴人
被控訴人は，コンピュータソフトウェアの企画，制作，販売及び輸出入等を目的とする株式会社であり，平成２年１２月２５日に成立した（甲１の１）。


(2)Ａが開発を主導したソフトウェア
ア開発の経緯
(ア)Ａは，ビーエスエス社において，平成２年４月頃から平成９年頃までの間にかけて，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「部品マイスター」等（以下，これらを総称して「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」という。）の開発を主導してきた（甲４の１，２，甲１５，乙１，乙１８，乙２２）。(イ)その後，Ａは，ビーエスエス社において平成１８年６月頃からソフトウェア（製品開発コードＳＷＢ２００７）の開発に着手し，同年１２月頃までにほぼ完成させた。
間もなく，同月中旬頃，前述のとおり，ソフトウエア部品開発社がビーエスエス社の事業を引き継ぎ，その際に上記ソフトウェアも売買によりソフトウエア部品開発社に承継された。そして，同ソフトウェアは，同社において，ソフトウェア「部品屋２００７サーバー／スタンドアローン版」（商品コードＳＷＢ２００７，以下「部品屋２００７サーバー」という。），「部品屋２００７クライアント」（商品コードＳＷＢ２００７－Ｃｌｉｅｎｔ，以下「部品屋２００７クライアント」という。），「部品屋ＰＥＲＳＯＮＡＬ」等から構成される統合型基幹業務システム「部品屋２００７」（以下「部品屋２００７」という。）として製品化され，平成１９年６月頃から出荷されるようになった。
その後，前述のとおり，平成２１年８月頃に控訴人がソフトウエア部品開発社の事業を引き継ぎ，その際に，これらのソフトウェアもすべて売買により控訴人に承継された（甲３，甲１３の２，乙１，乙４から乙６，証人Ａ）。イ「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」及び「部品屋２００７」の概要前記アのソフトウェアはいずれも，企業の基幹業務を一元的に統合して管理するＥＲＰ（EnterpriseResource    Planning）ソフトウェアに属するものである。(ア)ａ「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に含まれるソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」並びに「部品屋２００７」に含まれるソフトウェア「部品屋２００７サーバー」及び「部品屋２００７クライアント」についてみると，これらのソフトウェアはいずれも，「ソフトウェア部品」及び「ミドルソフト」から構成されており，両者は関数インターフェースにより関係付けられている。
「ソフトウェア部品」は，例えば，購買管理に関する発注登録，納期照会，在庫状況照会などといった業務ごとに細分化された最小単位の具体的作業を実行するプログラムである。「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」には，共通のソフトウェア部品が含まれている（以下，このソフトウェア部品を「先行ソフトウェア部品」という。）。「ミドルソフト」は，ソフトウェア部品を制御し，「Ｗｉｎｄｏｗｓ」等のＯＳ（OperatingSystem）と結びつけて作動させるプログラムであり，①主にソフトウェア部品の作動に関わる関数インターフェース部，②主にＯＳの作動に関わるＯＳインターフェース部及び③主としてセキュリティに関する営業秘密部を備えている（甲３，甲１７，乙１，乙７，乙２２，乙２５，乙２６の１，２，乙２９，証人Ｂ，証人Ａ）。
ｂ前記ソフトウェアは，「クライアント」形式のもの（以下「クライアント」という。）と「サーバー」形式のもの（以下「サーバー」という。）に大別され，いずれにも通信用ミドルソフトが組み込まれているほか，「クライアント」にはデータの入力，表示などユーザーとのインターフェースを担当するＧＵＩ（GraphicalUser    Interface）等のプログラムに係るソフトウェア部品が，「サーバー」にはデータ処理等の業務処理プログラムに係るソフトウェア部品が，それぞれ組み込まれており，これらのプログラムは前記通信用ミドルソフトを介してつながっている。
前記ソフトウェアの利点は，通常，基本ソフトであるＯＳを変更する際は，「Ｗｏｒｄ」等のワープロソフトなど応用ソフトであるアプリケーションソフトもすべて変更後のＯＳに対応するものに交換しなければ正常に作動しなくなるおそれが大きいところ，前記ソフトウェアにおいては，ミドルソフトのみ変更後のＯＳに対応するものに交換すれば，引き続き既存のソフトウェア部品を正常に作動させられることにある（甲１７，乙７，証人Ｂ）。
(イ)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のうち「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」は，業務処理プログラムのソフトウェア部品及びその機能の概略を画面に表示し，それらから抽出，選択して業務担当者ごとの処理メニューを構築する機能を有するプログラムである。
「部品屋２００７」においては，「部品屋ＰＥＲＳＯＮＡＬ」が同様の機能を有するプログラムといえる（甲３，甲４の２，乙２６の１，２）。(ウ)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のうち「部品マイスター」は，後記のとおりプログラムの著作物として登録されているところ，そのプログラム登録原簿（甲１５）によれば，「ソフトウエアを部品単位に作るときの開発支援のためのツール」であり，これを利用することによって，「部品単位でアプリケーションプログラムを開発する際，あらかじめ登録されている関数群などの利用により，容易に可能となる。」。


他方，「ソフトウエア部品開発ツール」は，「部品屋２００７」に含まれるものであるが，そのパッケージ（甲１４）に「パートナー社限定」，「（ＳＷＢ２００７２ｎｄＥｄｉｔｉｏｎ）」，「開発製造元：ソフトウェア部品株式会社」，「作成日：２０１０年１月２６日」と記載されている。
ウ「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアのプログラム登録「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアについて，以下のとおりプログラムの著作物として登録されており，プログラム登録原簿上，現在の権利者はいずれも日本電子計算株式会社（以下「日本電子計算社」という。）である（甲４の１，２，甲１５，乙１８）。
(ア)表示番号            Ｐ第４５７４号
著作物の題号
ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）プログラムの分類汎用アプリケーションプログラム
登録年月日        平成７年１０月１６日
発生年月日        平成７年６月１５日
登録の原因        創作した。
(イ)表示番号            Ｐ第４７２４号
著作物の題号
ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）
プログラムの分類汎用アプリケーションプログラム
登録年月日        平成８年１月１６日
発生年月日        平成７年１０月１日
登録の原因        創作した。
(ウ)表示番号            Ｐ第５３６３号
著作物の題号
ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）
プログラムの分類汎用アプリケーションプログラム
登録年月日        平成９年３月１４日
発生年月日        平成８年１２月３１日
登録の原因        創作した。
(エ)表示番号            Ｐ第５８１４号
著作物の題号
部品マイスター
登録年月日        平成１０年２月１３日
発生年月日        平成９年８月３１日
登録の原因        創作した。
(3)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアに対する譲渡担保権設定プログラム登録原簿によれば，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアについて，下記の発生日の譲渡担保権設定契約に基づく著作権譲渡の登録がなされている（甲４の１，２，甲１５，乙１８）。
記アＰ第４５７４号    ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）発生年月日平成８年１月３１日（登録年月日同年３月２９日）
平成９年３月１７日（登録年月日同年８月７日）
平成１３年３月３０日（登録年月日同年４月２７日）
イＰ第４７２４号    ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）発生年月日平成８年１月３１日（登録年月日同年３月２９日）
平成９年３月１７日（登録年月日同年８月７日）
平成１３年３月３０日（登録年月日同年４月２７日）
ウＰ第５３６３号    ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）発生年月日平成１３年３月３０日（登録年月日同年４月２７日）
エＰ第５８１４号    部品マイスター
発生年月日平成１０年３月３１日（登録年月日平成１１年１月１２日）(4)ビーエスエス社から株式会社サンライズ・テクノロジー（以下「サンライズ社」という。）へのソフトウェアの譲渡契約（以下「本件譲渡契約」という。）両社が作成した平成１８年３月３０日付け「ソフトウェア譲渡契約書」（甲１８，以下「本件譲渡契約書」という。）には，ビーエスエス社からサンライズ社へ譲渡するソフトウェアのうち「登録済プログラム著作物」として「Ｐ第４５７４号ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「Ｐ第４７２４号ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」，「Ｐ第５３６３号ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「Ｐ第６３３９号部品ビュー」及び「Ｐ第５８１４号部品マイスター」が掲げられている。
(5)パートナー契約の締結
控訴人と被控訴人は，平成２１年１０月１日，控訴人が「部品屋２００７」のソフトウェアを標準価格に基づく価格から３０パーセント割り引いた価格で被控訴人に提供し，被控訴人はこれを使用，再販，複製等できるなどという内容のパートナー契約（以下「本件契約」という。）を締結し，平成２２年１０月１日，同契約を更新した（甲２，甲６の２）。
(6)本件契約に基づくソフトウェアの提供等
ア被控訴人は，本件契約に基づき，控訴人から，平成２１年１０月２２日にソフトウェア「部品屋２００７サーバー」（単価７万円）及び「部品屋２００７クライアント」（単価４万９０００円）各１個を，平成２２年２月２６日及び同年４月９日にそれぞれ「部品屋２００７プロテクションキー」（単価４万９０００円）を１０個ずつ購入し，代金合計１０９万９０００円を控訴人に対して支払った。なお，「部品屋２００７プロテクションキー」は，プログラムの不正コピーを防止するとともに，ユーザーのデータをウイルス等から守るためのものであり，「部品屋２００７」は，「部品屋２００７プロテクションキー」がパソコンに差し込まれることによって作動する仕組みである（甲３，甲７の１から３）。イ被控訴人は，平成２１年１０月１７日及び同月１８日並びに同年１１月１４日及び同月１５日の計４日間にわたり，控訴人から，上記ソフトウェアの取扱方法についての研修を受け，研修費合計３３万６０００円を控訴人に対して支払った（甲８の１，２）。


ウ被控訴人は，控訴人に対し，本件契約締結に際して契約金３１万５０００円を，本件契約更新に際して更新料３１万５０００円を，それぞれ支払った（甲６の１，２）。
(7)本件契約の解除
被控訴人は，平成２３年２月２８日，控訴人に対し，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアのプログラム著作権が控訴人に帰属しておらず，したがって，これを購入した被控訴人において顧客への提供等も一切行えない商品であることが判明したとして，控訴人の履行不能を理由に本件契約を解除する旨の意思表示をするとともに，上記履行不能に基づく損害賠償として，前記(6)のとおり被控訴人が本件契約に基づき控訴人に支払った金員の合計額に相当する２０６万５０００円を２週間以内に支払うことを求めた（甲５の１，２）。
３争点
本件の争点は，以下のとおりである。
(1)本件契約に基づく控訴人の債務不履行責任の有無－控訴人が本件契約に基づいて被控訴人に提供したソフトウェア「部品屋２００７サーバー」及び「部品屋２００７クライアント」（以下「本件両ソフト」という。）並びに「ソフトウエア部品開発ツール」に係る著作権上の瑕疵の有無（争点１）本件両ソフト及び「ソフトウエア部品開発ツール」には，それぞれ，日本電子計算社が有するソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」並びに「部品マイスター」中の各プログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵が存するか。また，著作権上の瑕疵が存する場合，控訴人が著作権者である日本電子計算社の利用許諾を得る見込みはあるか。
アソフトウェア部品について
(ア)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に含まれ
る先行ソフトウェア部品の著作物性の有無
なお，この点は，控訴人が当審において先行ソフトウェア部品は著作物性を有しない旨の主張を追加したことから，新たに争点となったものである。他方，控訴人は，後記４(1)イのとおり，下記(イ)から(エ)の各争点に関し，原審及び当審において，「先行ソフトウェア部品の著作権を放棄する」，「（先行ソフトウェア部品について）著作権法に基づく権利を主張しない」などと，先行ソフトウェア部品が著作物であることを前提とする主張もしており，したがって，先行ソフトウェア部品は著作物性を有しない旨の前記主張は，下記(イ)から(エ)の各争点に関する控訴人自身の主張の一部と明らかに矛盾するものといわざるを得ない。控訴人は，このように矛盾した内容の主張をする趣旨を説明しておらず，また，先行ソフトウェア部品の著作物性を争う旨の前記主張には，「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」（民訴法１５７条１項）と評価し得る面もあるが，本件事案の性質に鑑み，上記主張の当否についても判断する。同主張及び下記(イ)から(エ)の各争点に関する控訴人の各主張の位置付けについては，各主張内容の論理的順序をも考慮し，控訴人は，主位的に先行ソフトウェア部品の著作物性を争い，予備的に同著作物性が認められた場合に備えて後記のとおり順に下記(イ)から(エ)の各争点について主張しているものと解するのが相当である。
(イ)ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した事実の
有無
(ウ)先行ソフトウェア部品の著作権の所在
(エ)複製又は翻案の成否及び著作権侵害の有無
本件両ソフトのソフトウェア部品（以下「本件ソフトウェア部品」という。）は，先行ソフトウェア部品を複製又は翻案したものか，同複製又は翻案は，第三者の著作権を侵害する行為に当たるか。
イミドルソフトについて
ウ「部品マイスター」及び「ソフトウエア部品開発ツール」について(2)本件契約の債務不履行による損害額（争点２）
(3)本件中間確認の訴えの当否（争点３）
４争点についての当事者の主張
(1)争点(1)（本件契約に基づく控訴人の債務不履行責任の有無－本件両ソフト及び「ソフトウエア部品開発ツール」に係る著作権上の瑕疵の有無）について
ア被控訴人の主張
本件両ソフトには，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵がある。また，本件両ソフトを使用する際は，本件ソフトウェア部品をユーザーの実態に合わせてカスタマイズする必要があり，その作業には「ソフトウエア部品開発ツール」を要するところ，これにも，日本電子計算社が著作権を有する「部品マイスター」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵が存する。
しかも，控訴人が，上記各著作権につき，著作権者である日本電子計算社の利用許諾を得る見込みはない。
本件契約の目的は，被控訴人が控訴人から購入した「部品屋２００７」のソフトウェアを転売することであるから，控訴人は，適法に転売し得る「部品屋２００７」のソフトウェアを被控訴人に供給する債務を負うが，上記によれば，同債務を履行し得ないといえ，債務不履行責任を負う。
(ア)ソフトウェア部品について
本件ソフトウェア部品は，日本電子計算社が著作権を有する著作物である先行ソフトウェア部品の一部を複製したものである。
ａ「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に含まれ
る先行ソフトウェア部品の著作物性の有無について


先行ソフトウェア部品は著作物性を有する。その理由は，以下のとおりである。すなわち，①先行ソフトウェア部品のプログラムは，企業における細分化された業務を処理するという，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの中核といえる機能を有する。そして，②現在，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」のプログラム登録原簿においては，「著作物の種類及び内容」欄に「企業体の業務処理をほぼ網羅するプログラム群で構成されており，これらのプログラムを組み合わせることにより，統合されたシステム化が実現できるものである。」と記載され（甲４の１），また，著作権登録の対象である旨が明記されており，しかも，この著作権は，控訴人の関連会社であるビーエスエス社によって登録された。さらに，③控訴人自身，原審において，先行ソフトウェア部品につき，一貫して，「フリーウエイ化したので，ビーエスエス社は，著作者人格権及び著作権については積極的な主張をしないこととしていた。」などと，先行ソフトウェア部品が著作物であることを前提とする主張をしていた。ｂビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した事実の
有無について
(a)ビーエスエス社は先行ソフトウェア部品の著作権を放棄していない。
ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品のソースコードを一般に開示していた事実の存在自体，認められない。すなわち，同社は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」を導入した企業が先行ソフトウェア部品のプログラムをカスタマイズする際の便宜を図るために，「部品マイスター」を購入した企業やビーエスエス社の代理店に対して先行ソフトウェア部品のソースコードを開示したことはあるものの，これを広く一般に公開し，誰もが自由にソースコードを改変するなどしてソフトウェア部品のプログラムを開発できる状態にしたことはない。ソースコードの開示を受けた企業も，必要な限度の改変等を許されていたにすぎず，第三者に当該ソースコードを開示することまでは許可されていなかった。
(b)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの開発には多くの時間と費用が掛かっており，ビーエスエス社において，この開発に要したコストを回収する方法がないまま，先行ソフトウェア部品のソースコードを公開することは，不自然，不合理である。
また，ビーエスエス社は，サンライズ社に対し，本件譲渡契約に基づき，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」などの著作権等を譲渡した対価である１１億５０００万円の支払を求めて提訴した。この点に関し，ビーエスエス社が，先行ソフトウェア部品のソースコードを一般公開して第三者が自由に上記ソフトウェア等を修正，改良できる状態にしていたのであれば，控訴人においてそのような上記ソフトウェア等の著作権に１１億円以上もの価値があると判断して提訴するはずがない。
ｃ先行ソフトウェア部品の著作権の所在について
現在，日本電子計算社が先行ソフトウェア部品の著作権を有している。(a)先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」等の著作権移転の経緯
ビーエスエス社は，平成２年以降，金融機関の支援を受けながら「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」を開発してきたが，平成９年８月頃の金融危機がきっかけとなって融資を打ち切られ，以後はインターナショナル・システム・サービス株式会社（以下「ＩＳＳ社」という。）の資金援助の下で上記開発を継続した。ビーエスエス社自ら著作権を登録した先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「部品マイスター」，「部品ビュー」の各著作権については，ＩＳＳ社や金融機関を担保権者とする譲渡担保権が設定されていたところ，平成１４年９月３０日以降，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「部品ビュー」の各著作権に設定された譲渡担保権が実行されることになり，ＩＳＳ社において処分代金４０００万円を支払い，平成１５年２月にこれらの著作権を取得した。同社は，著作権を取得した「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアを，「ＩＳＳ－ＰＡＣＫ」という名称で販売した。
平成１７年以降，ビーエスエス社は，ＩＳＳ社が経営不振のために資金援助の継続が困難になったので，新たなスポンサーを探す必要に迫られた。平成１８年３月１０日，ビーエスエス社代表者のＡは，サンライズ社に対し，ビーエスエス社に対する支援等を求めた。


その後，Ａ，サンライズ社及びＩＳＳ社の各代表者において協議し，結果として，サンライズ社がビーエスエス社の運転資金を援助すること，その担保の趣旨で，ビーエスエス社が「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に係るすべての著作権をＩＳＳ社から取り戻した上，サンライズ社に譲渡することについて合意した。同合意の経緯は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の開発の中心は，先行ソフトウェア部品の開発であり，当時，ＩＳＳ社の下で開発されたものも含め膨大な数の先行ソフトウェア部品が存在していたところ，サンライズ社が，それら先行ソフトウェア部品の著作権を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に係る著作権の一切を譲り受けることができなければ，資金援助の担保としての意味を欠くことから，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に係るすべての著作権の譲渡を求め，ビーエスエス社もこれに同意したというものである。上記３社は，上記合意を実現するために，ＩＳＳ社からビーエスエス社に前記著作権を戻す際，①登録済プログラム著作物に加え，②非登録プログラム著作物，すなわち，①の著作物をバージョンアップなどにより改良した後のプログラム著作物，その他関連する一切の著作物，③①及び②のプログラム関連著作物をも譲渡の対象とし，ＩＳＳ社において開発したソフトウェア部品のプログラムの著作権も含め，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に係る一切の著作権をいったんビーエスエス社に戻した。さらに，同社からサンライズ社に対する本件譲渡契約の内容を記した平成１８年３月３０日付けの本件譲渡契約書においても，譲渡の対象を上記と同様に特定した。以上の経緯により，サンライズ社は，ビーエスエス社から，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「部品ビュー」等の各著作権を取得し，その後，これらの著作権は，株式会社フロンテック（以下「フロンテック社」という。）を経て，日本電子計算社へ譲渡された。
(b)控訴人の主張に対する反論
控訴人は，本件譲渡契約の対象に先行ソフトウェア部品は含まれていなかった旨主張するが，①本件譲渡契約書には，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に係る一切の著作権・所有権を譲渡する旨が記載されており，他方，ソフトウェア部品を譲渡の対象から除外するという趣旨の記載は一切ないこと，②本件譲渡契約書において，譲渡代金は１１億円余りとされているところ，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の開発工程の大半を費やして作成された多数の先行ソフトウェア部品を除外したものについて上記のような多額の対価が合意されることはあり得ないことに鑑みれば，控訴人の上記主張は不自然，不合理である。
ｄ複製又は翻案の成否及び著作権侵害の有無について「部品屋２００７」のソフトウェアには先行ソフトウェア部品が相当数使用されており，このことから，本件ソフトウェア部品は，先行ソフトウェア部品の一部を複製したものといえ，同複製は，日本電子計算社が有する先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の著作権を侵害するものである。
(イ)ミドルソフトについて
本件両ソフトのミドルソフト（以下「本件ミドルソフト」という。）は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」のミドルソフト（以下「先行ミドルソフト」という。）の表現上の本質的な特徴を維持している。ａ(a)本件両ソフトに対応するＯＳである「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００」や「Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３」は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に対応するＯＳである「ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ」の後継であり，これらのＯＳ間には強い類似性が認められる。現に，「ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ」に対応するソフトウェアは，ほとんどプログラムを変更しないまま，「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００」，「Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３」など新しいＯＳにも対応できた。そして，本件譲渡契約が締結された平成１８年当時，「ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ」をＯＳとして使用する者はいなくなっていたにもかかわらず，サンライズ社が「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアを１１億５０００万円で購入したのは，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」が前述した新しいＯＳにも対応できたからにほかならない。
したがって，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」は，本件両ソフトのＯＳである「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００」及び「Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３」にも対応できたといえ，このことから，本件両ソフトは「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の後継ソフトウェアに当たるということができる。


(b)ミドルソフトは，ソフトウェア部品から利用できる関数の形で提供される。ビーエスエス社は，先行ミドルソフトの製作に当たって「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」特有の関数を開発し，そのソースコードを非公開とすることによって第三者によるミドルソフトの開発を不可能にした。そして，所定のハードロックキーの使用により初めてミドルソフトが作動するというハードロック機構を設定した上で，ユーザー等に上記ハードロックキーを提供してそのライセンス料を得るというビジネスを成り立たせた。
ｂ上記のとおり先行ミドルソフトのソースコードが非公開とされていることから，第三者が独自に「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」に対応するミドルソフトを開発することは不可能である。このことから，前述したとおり「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の後継ソフトウェアに当たる本件両ソフトの開発には，先行ミドルソフトのソースコードを知る者が同ソースコードを利用して製作に携わることが不可欠といえる。以上に鑑みれば，本件ミドルソフトは，先行ミドルソフトのソースコードをほぼそのまま使用して作成されたものと考えられる。
(ウ)「部品マイスター」及び「ソフトウエア部品開発ツール」についてソフトウェア部品については，ユーザーである企業の実態に合わせてカスタマイズする必要があるところ，ソフトウェア部品の関数には汎用性がないことから，カスタマイズには開発支援のためのソフトウェアである「部品マイスター」，「ソフトウエア部品開発ツール」が不可欠である。そして，本件ソフトウェア部品がＯＳにかかわらず共通のものとして開発された経緯に鑑みれば，「ソフトウエア部品開発ツール」は，「部品マイスター」と同一のものか，これを改良して製作されたものと考えざるを得ない。
また，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアと同一である「ＩＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの関数と，本件両ソフトを含む「部品屋２００７」のソフトウェアの関数は完全に一致しているところ，「部品マイスター」，「ソフトウエア部品開発ツール」はそれぞれ，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」，「部品屋２００７」の各ソフトフェアの修正に必要なソフトウェアであり，このことからも，「ソフトウエア部品開発ツール」は，「部品マイスター」の著作権を侵害するものといえる。
イ控訴人の主張
本件両ソフト及び「ソフトウエア部品開発ツール」について，被控訴人が主張する著作権上の瑕疵はなく，また，控訴人が日本電子計算社から利用許諾を得る必要はない。したがって，控訴人は，被控訴人に対して本件契約の債務不履行責任を負わない。
(ア)ソフトウェア部品について
前述のとおり，控訴人は，主位的に先行ソフトウェア部品の著作物性を争い，予備的に同著作物性が認められた場合に備えてその余の主張をしているものと解されるところ，各主張の内容にも鑑みると，控訴人の主張は，以下のように解することができる。
①先行ソフトウェア部品は著作物性を有しないから，これを複製又は翻案しても，著作権の侵害に当たらない。
②先行ソフトウェア部品が著作物性を有するとしても，ビーエスエス社は先行ソフトウェア部品の著作権を放棄しており，したがって，同社から先行ソフトウェア部品を譲り受けた者が上記著作権を取得することはあり得ないので，先行ソフトウェア部品を複製又は翻案しても，著作権の侵害に当たらない。③先行ソフトウェア部品が著作物性を有し，かつ，ビーエスエス社において先行ソフトウェア部品の著作権を放棄したことが認められないとしても，先行ソフトウェア部品の翻案権及びその原著作物である「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」のソフトウェア部品（以下「オリジナルのソフトウェア部品」という。）の著作権は，現在，控訴人が有している。
そして，本件ソフトウェア部品は，オリジナルのソフトウェア部品及びこれを翻案した先行ソフトウェア部品を翻案して作成されたものであるところ，上記のとおり，現在，オリジナルのソフトウェア部品の著作権及び先行ソフトウェア部品の翻案権はいずれも控訴人が有しているから，オリジナルのソフトウェア部品及び先行ソフトウェア部品を翻案して本件ソフトウェア部品を作成した行為は，著作権の侵害に当たらない。
ａ「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に含まれ
る先行ソフトウェア部品の著作物性の有無について
(a)先行ソフトウェア部品は著作物性を有しない。理由は，以下のとおりである。
すなわち，①ソフトウェア部品は，社員一覧表の印刷や在庫照会などといった，企業の日常的，定型的業務を実行するためのプログラムであり，通常の技術者であれば誰でも開発可能なものといえ，格別の思想や感情等作成者の個性が表現される余地はなく，また，技術的な進歩性も要請されない。そして，②このような定型的機能作品に法的保護を与えれば，プログラムの機能自体に著作権法上の保護が付与されることになって社会の混乱を招くおそれがある。
(b)ビーエスエス社がソフトウェア部品について著作権を登録したことはない。ビーエスエス社は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」のうち，著作物であるミドルソフトのＯＳインターフェース部の表題に対応するプログラムについて著作権を登録したにすぎず，先行ソフトウェア部品については，サーバー対応機能のあるプログラムではないことから，登録していない。
ｂビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した事実の
有無について
先行ソフトウェア部品に著作物性が認められるとしても，ビーエスエス社は，本件譲渡契約よりも前に，先行ソフトウェア部品の著作権を放棄していた。(a)ビーエスエス社は，平成８年頃，譲渡担保権者であった日本開発銀行からの要請，指導に従い，先行ソフトウェア部品のソースコードを開示してフリーウエイ化し，著作者人格権及び著作権については積極的に主張しないこととした。当初，ソースコードの開示はＣＤを媒体としていたが，当該ＣＤは，ビーエスエス社と取引関係を有しない者に対しても配布され，その利用，処分についての制限は一切なかった。
平成９年４月頃，ビーエスエス社は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアのミドルソフトにハードロックチェックのプログラムを設け，ライセンス料を確実に管理できるようにした。


その後，ビーエスエス社は，先行ソフトウェア部品の著作権を放棄する旨を宣言した。その趣旨は，先行ソフトウェア部品のソースコードを無償で開示した上，当該ソースコードを取得した者が複製，改変，譲渡等の行為に及んでもこれを容認し，著作権法に基づく権利を主張しないというものである。さらに，ビーエスエス社は，平成１７年１０月頃からは，インターネット上の自社のホームページに先行ソフトウェア部品を掲載し，誰もが自由にダウンロードできるようにした。
(b)ビーエスエス社は，①先行ソフトウェア部品の作動に不可欠なミドルソフトのソースコードを非開示のままにとどめることによって，自社の最低限の利益は守られること，②他方，ソースコードの開示を通じて多くの技術者がソフトウェア部品について理解するようになり，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の売上げの増加につながることを期待したことから，上記のとおり先行ソフトウェア部品のソースコードの無償開示に踏み切った。
なお，前述したとおり，先行ソフトウェア部品については著作権の登録をしていなかったことから，譲渡担保権の対象に含まれておらず，したがって，ソースコードの無償開示が譲渡担保権者との関係で問題になることはなかった。「譲渡担保権設定契約証書」（乙１７の１）において，「丁（ビーエスエス社）が著作権を放棄しているものを除く。」と記載されているのも，ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した証左といえる。
ｃ先行ソフトウェア部品の著作権の所在について
先行ソフトウェア部品が著作物であり，ビーエスエス社においてその著作権を放棄したことが認められないとしても，現在，先行ソフトウェア部品の著作権は，これをビーエスエス社から承継取得した控訴人が有している。たとえ上記著作権のすべてが控訴人に帰属するものと認められなくても，少なくとも翻案権は控訴人に帰属する。
(a)すなわち，前述したとおり，先行ソフトウェア部品は，譲渡担保権の対象に含まれていなかった。
(b)先行ソフトウェア部品は，ビーエスエス社，サンライズ社間の本件譲渡契約の対象にも含まれていなかった。
①「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」全体のソースコードの約９７パーセントのソースコードから成る先行ソフトウェア部品が，本件譲渡契約書に記載されていないのも，譲渡の対象とされていなかったことの証左である。ビーエスエス社，サンライズ社とも，先行ソフトウェア部品を譲渡の対象として認識しておらず，現に，ビーエスエス社はサンライズ社に先行ソフトウェア部品を引き渡していないが，同社はその点について債務不履行等を指摘していない。
②本件譲渡契約の主な対象である「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の開発コストはそれぞれ約４億円，合計約８億円であり，これに法人税等を加えると約１１億５０００万円と積算される。したがって，１１億５０００万円という本件譲渡契約の対価は，開発コストの回収には見合うものの，それを超えて利潤を得ることまでは見込めず，高額なものとはいえない。
また，本件譲渡契約の対象のうち「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」は契約当時及び現在のいずれにおいても高い市場性を有していることに鑑みれば，１１億５０００万円という対価は，上記ソフトウェアに係る将来の収益の見積りが十分に反映されておらず，その意味でも安価なものといえる。しかも，この１１億５０００万円は，実際には全く支払われなかった。ビーエスエス社は，本件譲渡契約締結に際し，サンライズ社との間で，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のミドルソフトの営業秘密部にある７本のプログラムは譲渡の対象外とし，ビーエスエス社が管理すること，その供給に関する「第２の契約書」を締結することを合意しており，同契約書は，直接的な対価支払のない本件譲渡契約を補完する取引として合意したものと解するのが合理的といえるが，サンライズ社は，ビーエスエス社の再三の督促にもかかわらず，上記契約書を締結せず，結局，本件譲渡契約の対価を全く支払わなかった。
(c)仮に，先行ソフトウェア部品の著作権が本件譲渡契約の対象に含まれていたとしても，本件譲渡契約書には翻案権（著作権法２７条，２８条）を譲渡する旨の特別の規定は設けられていないことから，少なくとも先行ソフトウェア部品の翻案権はビーエスエス社に留保されていた（著作権法６１条２項）。ｄ複製又は翻案の成否及び著作権侵害の有無について本件ソフトウェア部品は，先行ソフトウェア部品の一部を使用又は複製して作成したものではなく，オリジナルのソフトウェア部品及び先行ソフトウェア部品を翻案して作成したものである。
控訴人は，前記ｃのとおり，オリジナルのソフトウェア部品については著作権を有し，先行ソフトウェア部品については少なくとも翻案権を有しているから，上記翻案は，著作権侵害に当たらない。
(a)先行ソフトウェア部品は，オリジナルのソフトウェア部品を翻案して作成した二次的著作物である。
すなわち，ビーエスエス社は，ＶＡＸ／ＶＭＳ上のＦＭＳ（FormManagementSystem）を利用してオリジナルのソフトウェア部品及びミドルソフト（以下「オリジナルのミドルソフト」という。）を開発し，平成４年頃から製品「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」として販売していた。
オリジナルのソフトウェア部品の画面表示形式はキャラクターベースであったところ，平成７年頃からグラフィカルな画面が一般に普及し始めた。そこで，ビーエスエス社は，これに対応するため，ＯＩＥ（OpenInterface    Elements）という画面開発ツールにより，オリジナルのソフトウェア部品を翻案して，ＵＮＩＸ，ＷｉｎｄｏｗｓＮＴなどグラフィカル対応のＯＳに適用可能なＧＵＩ方式の先行ソフトウェア部品を開発するとともにオリジナルのミドルソフトも翻案し，平成８年頃から，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」等の製品として販売していた。
(b)本件ソフトウェア部品は，オリジナルのソフトウェア部品及び先行ソフトウェア部品をそれぞれ翻案して作成したものである。すなわち，ビーエスエス社において，平成１８年６月頃から本件ミドルソフトを新たに開発し，オリジナルのソフトウェア部品及び先行ソフトウェア部品を本件ミドルソフトに適合するように翻案する作業に着手した。その後，同年１２月中旬頃に同社の事業を引き継いだソフトウエア部品開発社において，上記翻案作業を終えて本件ソフトウェア部品を完成させ，平成１９年６月頃から製品として販売するようになった。
(イ)ミドルソフトについて


ａ(a)先行ミドルソフトは，Ａが約２０年前に基本設計したものであり，原始的な機能を有するにとどまる。これに対し，本件ミドルソフトは，Ａが基礎から設計し直したものであり，先行ミドルソフトにはない最先端の機能が多数追加されている。
すなわち，先行ミドルソフトは，メーカーであるビーエスエス社の作業場において事前に作成したものをインストーラーによりそのまま客先現場に移動させて使用するというもので，あらかじめビーエスエス社が利用形態を指定するという制約があった。これに対し，本件ミドルソフトは，マルチシステム環境設定，マルチシステムＤＢ生成等の新たな機能を多数備えることによって上記制約を取り除き，客先現場において担当者が当該客先の利用形態に応じて自由に設定できるようにした。加えて，本件両ソフトにおいては，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」において使用していたハードロックではなく，別のハードロックを使用し，さらに，別途新たにソフトウェアを開発してソフトロックも併用するなど承認機能の強化等を図った。このことからも，本件ミドルソフトが，単に先行ミドルソフトをコピー又は利用して作成されたものではないことは明らかである。
(b)ミドルソフト中の関数インターフェース部の関数は，ソフトウェア部品とミドルソフトを結合させるために，ソフトウェア部品が定める規定を遵守する必要があることから，結果として，異なるミドルソフト間でも類似のものになり，「共通関数」と呼ばれる。
しかしながら，上記関数は，著作権法１０条３項２号の「規約」に当たり，著作権法による保護が及ばないものである。したがって，本件ミドルソフトには先行ミドルソフトと同一の関数が多数使用されているが，それをもって，本件ミドルソフトが先行ミドルソフトの著作権を侵害しているとはいえない。
ｂ被控訴人の主張に対する反論
(a)「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００」，「Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３」は，「ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ」とは名称を異にし，通常，ＯＳの名称が異なれば，それらは別の製品であり，特長，機能も別である。そして，ミドルソフトはＯＳごとに作成するものであるところ，先行ミドルソフトと本件ミドルソフトは対応するＯＳが異なるから，これらのミドルソフトは別のものである。(b)前述したとおり，本件譲渡契約の対価１１億５０００万円は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の開発コストや「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の有する高い市場性に鑑みれば，安価なものといえる上，実際には全く支払われなかった。
(c)ビーエスエス社が本件譲渡契約に基づいてサンライズ社に譲渡したミドルソフトは，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」のミドルソフト及び先行ミドルソフトのみである。そして，ビーエスエス社は，上記譲渡に当たり，上記各ミドルソフトのソースコードのすべてをＣＤに記録してサンライズ社に渡し，当該ソースコードを消去した。したがって，以後，ビーエスエス社，ソフトウエア部品開発社及び控訴人は，先行ミドルソフトをコピー，参照できなくなったのであるから，先行ミドルソフトを利用して本件ミドルソフトを開発することはあり得ない。
(ウ)「部品マイスター」及び「ソフトウエア部品開発ツール」について両者は全く別個のものである。
ａ「部品マイスター」は，先行ソフトウェア部品において使用するデータベースのデータ構造情報，先行ミドルソフトの関数インターフェース開示情報及び開発時の参考事項等を記載したマニュアルであり，初心者のための便利情報を集積したものにすぎず，ソフトウェア部品の開発，変更に不可欠なものではない。そして，前述したとおり，本件ミドルソフトは先行ミドルソフトとは全く異なるものであるから，「部品マイスター」は，「部品屋２００７」のソフトウェアの用に供し得ない。
「ソフトウエア部品開発ツール」は，ソフトウェア部品開発者に便利な情報類をまとめて提供するものであり，特別な機能は搭載しておらず，「部品マイスター」とは異なる。
ｂなお，ソフトウェア部品を追加開発，変更する際，以前は，追加開発ないし変更後のソフトウェア部品をミドルソフトに接続するためのプログラムを要し，ビーエスエス社においても「開発キット」という名称のプログラムをユーザーに提供していたが，平成１０年前後にマイクロソフト社の「MicrosoftVisualStudio」が発表された後は，これを用いればミドルソフトに接続できるようになったので，上記のようなプログラムは不要になった。
このような経緯があったことから，「部品マイスター」を前記のとおりの便利情報を集積したものにとどめた。また，控訴人は，「ソフトウエア部品開発ツール」を販売したことはなく，被控訴人に対しては無償で提供した。(2)争点(2)（本件契約の債務不履行による損害額）について
ア被控訴人の主張
被控訴人は，控訴人の本件契約の債務不履行により以下のとおりの損害を被っており，その合計額は２０６万５０００円である。
(ア)「部品屋２００７サーバー」１個の対価            ７万円(イ)「部品屋２００７クライアント」１個の対価      ４万９０００円(ウ)「部品屋２００７プロテクションキー」２０個の対価     ９８万円(エ)研修費合計                                    ３３万６０００円(オ)契約金                                        ３１万５０００円(カ)更新料                                        ３１万５０００円
イ控訴人の主張
争う。
(3)争点(3)（本件中間確認の訴えの当否）について
ア控訴人の主張
(ア)確認を求める対象


ａ控訴人の原審平成２４年１１月２１日付け「中間確認の訴状」中「請求の趣旨」第１項には，「別紙プログラム目録記載の『部品屋２００７』による，ソフトウエア部品群及び営業秘密に関するプログラムを除いたＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版），同サーバー（ＵＮＩＸ）及び同（ＶＡＸ／ＶＭＳ）に対する著作権侵害がないことを確認する。」と記載されている。なお，「別紙プログラム目録」の内容は，本判決添付の別紙のとおりである。前述のとおり「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」及び「部品屋２００７」に含まれるソフトウェアはそれぞれ，ソフトウェア部品とミドルソフトから構成されること，本判決添付の別紙の内容も併せ考えると，本件中間確認の訴えの請求の趣旨は下記のとおりと解される。
記別紙中「部品屋２００７中核部（ミドルソフト）」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。）は，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。）の各著作権を侵害しないことを確認する。
ｂ控訴人は，当審において，本件中間確認の訴えに関し，下記のとおり主張するものと解される（控訴人の当審平成２６年４月１１日付け準備書面（１１）１４丁，１５丁，平成２５年１１月７日付け控訴理由書１８頁から１９頁，本判決添付の別紙参照。）。
記控訴人が，「部品屋２００７」の各ソフトウェアに含まれる各ミドルソフトの複製権及び翻案権，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に含まれる各ミドルソフトの翻案権並びにその余の「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の各ソフトウェアに含まれる各ミドルソフトの複製権及び翻案権を所有することの確認を求める。
また，オリジナルのソフトウェア部品，先行ソフトウェア部品及び本件ソフトウェア部品について著作物性が認められた場合には，控訴人がこれらのソフトウェア部品の複製権及び翻案権を所有することの確認を求める。
(イ)確認を求める理由
被控訴人は，本件損害賠償請求において，控訴人に対し，本件両ソフトが「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」等の著作権を侵害している旨を主張して損害賠償を請求しており，その当否の判断に当たっては，著作権登録された「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」のプログラムを特定した上で著作権（複製権・翻案権）の帰属を明確にする必要があるところ，本件損害賠償請求の判決においては，権利の存否が理由中に示されるにとどまり，それは既判力を有しない（民訴法１１４条１項）。また，控訴人は，本件損害賠償請求において直接問題となったもののほかにも，プログラムやその著作権を有している。以上に鑑み，被控訴人の上記請求に理由がないことを明らかにして本件訴訟を解決するとともに，本件訴訟を機に権利関係を明確にして今後の無用な訴訟の発生を防ぐために上記(ア)記載のとおりの確認を求める。
イ被控訴人の主張
争う。
控訴人の請求のうち，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」に関して著作権の侵害がないことの確認を求めるものは，被控訴人が提訴した本件損害賠償請求における争点の先決問題に関わるものではないから，不適法として却下を免れない。
また，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の著作権を侵害しないことの確認を求めるものは，控訴人の被控訴人に対する本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債務の不存在の確認を求める趣旨のものであり，本件損害賠償請求と同一の事件といえるから，民訴法１４２条により却下されるべきである。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（本件契約に基づく控訴人の債務不履行責任の有無－本件両ソフト及び「ソフトウエア部品開発ツール」に係る著作権上の瑕疵の有無）について(1)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に含まれる先行
ソフトウェア部品の著作物性の有無について


アある表現物が「著作物」として著作権法の保護を受けるためには，「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し（著作権法２条１項１号），「創作的に表現したもの」といえるためには，当該表現が，厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの，作成者の個性が発揮されたものでなければならない。プログラムの表現物についてみると，プログラムとは，「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」であること（著作権法２条１項１０号の２）に鑑みれば，プログラムの著作物性が認められるためには，指令の表現自体，その指令の表現の組合せ及び表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり，かつ，それがありふれた表現ではなく，作成者の個性が表れていることを要するものと解される。イ(ア)①先行ソフトウェア部品は，各部品１本ごとに，例えば購買管理システム（製造系）の発注管理関係機能群のうち「発注点割れ品目検索」など，現場における具体的業務の態様に則して細分化された作業に係る機能をそれぞれ有している（乙２５〔「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のプログラムカタログ〕，乙２６の１）。また，②「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」全体のソースコードの約９７パーセントを先行ソフトウェア部品のソースコードが占めており，その概算ステップ数は約４８０万であるところ，先行ソフトウェア部品の総数は約１５００本であるから，１本当たりのソースコードのステップ数は数千単位に及ぶものと推認でき（乙１，乙２２，証人Ａ），先行ソフトウェア部品の作成方法（乙２２の添付資料２）にも鑑みると，先行ソフトウェア部品はかなり大量のソースコードから成るものと認められる。これらの事実によれば，先行ソフトウェア部品の指令の表現自体，組合せ，表現順序がそのすべてにおいておよそ定型的，没個性的なものであるとは考え難い。さらに，③Ａは，後記のとおり，先行ソフトウェア部品の少なくとも一部を複製して本件ソフトウェア部品を作成し，ソフトウエア部品開発社及び控訴人は，被控訴人ら顧客に対し，本件ソフトウェア部品を含む「部品屋２００７」のソフトウェアを販売していた。次に，④マインドリサーチ株式会社発行の「ＭＩＮＤ－ＲＥＰＯＲＴNo．４８」２０００年１月号（乙９）に掲載された記事によれば，Ａは，同社主催の座談会において，「ＥＲＰの中で使われるソフトウエアの部品は，５０万円くらいでＳＩ企業（SystemIntegrator   を指すものと解される。）に提供されます。」と述べている。加えて，⑤ビーエスエス社が出した「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の広告（乙２７の１）には，「ＷＩＮＤＯＷＳＮＴ    クライアント」等が紹介されているところ，同広告においては，「『匠』とも言える各分野の技術者の技によって創られたソフトウェア部品」，「部品の概念がソフトウェアを変える」などソフトウェア部品についての宣伝が大半を占めている。これらの事実に鑑みれば，控訴人及びＡら関係者は，先行ソフトウェア部品のプログラムとしての使用価値，経済的価値につき，かなり高く評価するとともに，その点に強い顧客誘引力が存在すると認識していたものと推認できる。このことに鑑みれば，先行ソフトウェア部品全体が，その表現においておよそ個性的な特徴を備えない，ありふれたものにすぎないとは考え難い。
(イ)以上に加え，本件証拠上，先行ソフトウェア部品の著作物性をすべて否定する事情はうかがわれないこと，前述したとおり，控訴人自身，「ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した事実の有無」などほかの争点については，先行ソフトウェア部品が著作物であることを前提とする主張もしていることを併せ考えれば，先行ソフトウェア部品の一部は著作物性を有するものと認められる。
(ウ)ａなお，前述したとおり，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」につき，それぞれ，「Ｐ第４７２４号」，「Ｐ第５３６３号」としてプログラム登録がされているところ，いずれのプログラム登録原簿においても，「著作物の内容」欄に，登録の対象物につき「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのうち，サーバー対応機能があるプログラムである。」と明記されている（甲４の１，乙１８）。そして，「サーバー対応機能があるプログラム」は，その内容に鑑み，業務ごとに細分化された最小単位の具体的作業を実行するソフトウェア部品ではなく，これを制御し，ＯＳと結びつけて作動させるミドルソフトを指すものと解される。
また，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」及び「部品マイスター」についても，それぞれ，「Ｐ第４５７４号」，「Ｐ第５８１４号」としてプログラム登録がされているものの，前述のとおり，前者は，ソフトウェア部品及びその機能の概略を画面に表示し，それらから抽出，選択して業務担当者ごとの処理メニューを構築する機能を有するプログラムであること，後者は，「ソフトウエアを部品単位に作るときの開発支援のためのツール」であることに鑑みると，いずれも，ソフトウェア部品はプログラム登録の対象に含まれていないものと認められる。
ｂ以上によれば，本件において，先行ソフトウェア部品がプログラム登録されたことを示す証拠はないが，プログラム登録は著作物性の要件ではなく，他方，著作物性を備えたものが必ずしもプログラム登録されるとは限らない。また，ビーエスエス社は，後述するとおり，先行ソフトウェア部品についてはソースコードを「部品マイスター」の購入者など一定範囲の者に開示していたことから，あえてプログラム登録の対象とせず，原則としてソースコードを非開示としたミドルソフトのみをプログラム登録したものと考えることができる。これらの点を考慮すれば，本件証拠上，先行ソフトウェア部品がプログラム登録されたと認められないことは，先行ソフトウェア部品の著作物性を肯定した前記認定を何ら妨げるものではないというべきである。
ｃ控訴人は，先行ソフトウェア部品は定型的機能作品であり，これに法的保護を与えれば，プログラムの機能自体に著作権上の保護が付与されることになって社会の混乱を招くおそれがある旨主張する。
しかしながら，先行ソフトウェア部品の著作物性を肯定した場合，著作権上の保護を受けるのは，作成者の個性が表れた指令の表現の部分であって，当該先行ソフトウェア部品全体の機能ではなく，したがって，同じ機能を有する，上記著作権上の保護対象以外の一般的な指令の表現を用いることは妨げられず，同著作権者以外の者は上記機能を利用できなくなるという事態が生じるおそれは事実上ないといえるから，上記主張は採用できない。
(2)ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した事実の有無
について


ア先行ソフトウェア部品のソースコードの開示について「前提事実」，証拠（甲１７，乙１，乙１４，証人Ｂ，証人Ａ）及び弁論の全趣旨によれば，①「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアのエンドユーザーは，同ソフトウェアを各自の業務に使用する際，実際の作業内容，作業環境等に即して作動させるために，作業を実行するプログラムであるソフトウェア部品をカスタマイズする必要があること，②ビーエスエス社は，平成８年頃から，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の販促策の一環として，上記カスタマイズの便宜を図るために，ソフトウェアを部品単位に作るときの開発支援のためのツール，すなわち，ソフトウェア部品のカスタマイズに用いるプログラムである「部品マイスター」の購入者に対して先行ソフトウェア部品のソースコードを開示するようになり，その後，開示の対象を販売代理店まで広げたこと，③先行ソフトウェア部品の作動にはこれをＯＳと結びつける先行ミドルソフトが不可欠であるところ，ビーエスエス社は，先行ミドルソフトのソースコードを非開示とするとともに，特定のハードロックキーがなければ先行ミドルソフトが作動しないように設定することによって，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアが無償で拡散するという事態の発生を防ぎ，また，上記ハードロックキーをユーザーに有償で提供し，対価として徴収するライセンス料を収入源としていたこと，④ビーエスエス社は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの購入が見込まれる客に対し，サンプルとして数本の先行ソフトウェア部品を見せたこともあったことが認められる。
イ控訴人の主張について
(ア)控訴人は，前述のとおり，先行ソフトウェア部品のソースコードを，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの購入者や販売代理店等に限らず，広く第三者に無償で開示し，先行ソフトウェア部品について著作権放棄の宣言をした旨主張する。
(イ)ａ(a)しかしながら，まず，先行ソフトウェア部品のソースコードを上記ソフトウェアの購入者や販売代理店等の関係者以外の者に開示することについては，一般的な有用性，合理性を見出し難い。
すなわち，先行ソフトウェア部品の作動に不可欠な先行ミドルソフトを有しない者が，開示された先行ソフトウェア部品のソースコードを活用してソフトウェア部品を作成したとしても，先行ミドルソフトがなければ作動させることができず，実用に供し得ない。そして，前記のとおり，先行ミドルソフトのソースコードが非開示とされている以上，先行ミドルソフトを使用できるのは，原則として，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの購入者や販売代理店に限られるから，上記の先行ソフトウェア部品のソースコードの開示が，控訴人のみならず第三者の経済活動に利益をもたらすものとは想定し難い。
他方，前述したマインドリサーチ株式会社主催の座談会において，Ａは，約１０年間で１４億円を費やして先行ソフトウェア部品１３００個を作成したという趣旨の発言をしているところ（乙９），そのように高額の資金を費やして作成した先行ソフトウェア部品のソースコードを関係者以外の者に無償で開示することから得られるメリットは上述のとおり少なく，このことからも，同開示の合理性は乏しいものといわざるを得ない。
(b)この点に関し，Ａは，高い技術力を有する第三者において，著作権上の問題を生じさせることなくソフトウェア部品のソースコードを基にミドルソフトを独自に作成することは，技術的に可能である旨述べる（乙４，乙１４，乙２９，証人Ａ）。
しかしながら，Ａ自身，実際に第三者がミドルソフトを作成したケースは１，２件であり，大半はビーエスエス社のミドルソフトを購入していた旨を証言している。また，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの開発，製造に関するノウハウを有しない第三者がソフトウェア部品のソースコードを基にミドルソフトを開発することについては，たとえそれが技術的に可能であり，かつ，Ａが述べるようにビーエスエス社の技術支援があった（乙２９等）としても，かなりの労力，時間を要し，そのコストは「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの購入費を大幅に上回ることが推認できる（証人Ｂ）から，第三者において，あえて上記ソフトウェアを購入せずに自らミドルソフトを開発するという手段を選ぶことは，通常，考え難いというべきである。
以上によれば，第三者がミドルソフトを独自に作成することは技術的に可能である旨のＡの前記供述は，前記(a)の判断を左右するものではない。ｂ(a)一般に，作成者等の権利者において，プログラムを公開して誰もが無償でアクセスして使用できる状態にすること，すなわち，当該プログラムを無償で配布していわゆるフリーウェアとすることはあり得るものの，通常は，著作権についてまで放棄するものではなく，意に反して同プログラムが使用されることを防ぐために，変更や再配布の制限など同プログラムの使用等について何らかの条件を付すことが多いと解される。この点については，Ａ自身，株式会社日本経営科学研究所（以下「日本経営科学研究所」という。）発行の「ComputerReport」１９９７年５月号に掲載された同社からのインタビューに対し，「インターネット上で流されているフリーウェア／シェアウェア・ソフトウェアが利用に際して必ず『ＡＳＩＳ（あるがまま）』を条件にしていることからも解ることです。つまり，いかにフリーウェアのソフトウェアであっても『無修正』が絶対条件だということです。」（乙７）と述べているところである。


したがって，仮に控訴人が主張する先行ソフトウェア部品のソースコード開示がなされたとすれば，利用，処分についての制限が一切ないという点において極めて珍しいこととなる。また，控訴人が主張する先行ソフトウェア部品の著作権の放棄は，前述のとおり「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」全体のソースコードの約９７パーセントを占めるプログラムの著作権を放棄するというのであるから，既存のユーザー等の関係者に対して重大な影響を及ぼすこととなってしまう。(b)しかも，控訴人が主張する先行ソフトウェア部品のソースコード開示，著作権放棄という事実が存在するのであれば，単なる口頭の説明にとどまらず，説明文書の送付や自社のホームページへの掲載などといった確実な方法によって，上記事実を遺漏なく関係者に伝える措置が直ちに取られるはずである。本件についてみると，先行ソフトウェア部品のソースコード開示，著作権放棄についての控訴人の主張に沿う証拠は，控訴人作成の被控訴人宛て通知書（甲９，甲１１），控訴人代表者の陳述書（乙１，乙１０），Ａの陳述書（乙４，乙１４，乙２２，乙２９），前述した日本経営科学研究所からのインタビューに対するＡの発言（乙７），マインドリサーチ株式会社主催の座談会におけるＡの発言（乙９）及びＡ証言，すなわち，専ら控訴人代表者又はＡの供述によるもののみにとどまり，前記措置に関する文書など上記主張を客観的に裏付ける証拠はなく，また，本件証拠上，そのような措置が取られたことをうかがわせる事情もない。なお，ＩＳＳ社代表取締役であるＣは，陳述書（甲１３の１）において「ダウンロードされた企業の中で約２０社がＢＳＳ－ＰＡＣＫを有償で購入されました。」と述べているが，他方，①同陳述書においては「『ＢＳＳ－ＰＡＣＫ』のオブジェクトと開発資料がダウンロードできるサービスを提供しておりました，しかし，重要資産のソースコードは提供しておりません。」，「ＢＳＳ社が無償で第三者にソースコードを提供することはありえません。」と記載されており，甲１３号証の２の陳述書にも同様の記載が見受けられること，②Ｃは，証人尋問においても，ビーエスエス社がソフトウェア部品のソースコードを無限定で開示したことを明確に否定したことを考えると，Ｃの前記供述は，控訴人の前記主張を裏付けるものとはいえない。ｃ加えて，控訴人の主張のとおりビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄したのであれば，同社の事業を継承したソフトウエア部品開発社及び更に同社の事業を引き継いだ控訴人が上記著作権を承継取得することはあり得ない。
しかしながら，乙１４（Ａの陳述書）によれば，ソフトウエア部品開発社は，平成２０年に，「パートナー社の役割強化のため，ソースコード開示を契約のあるパートナー社に限定し，エンドユーザーが必要とする場合には，パートナー経由にて開示を受けられるように変更しました。ホームページからのダウンロードは廃止しました。」とされ，控訴人の主張によれば，先行ソフトウェア部品の著作権を有しないソフトウエア部品開発社が，それまでは無償で一般に公開されていたという先行ソフトウェア部品のソースコードにつき，その開示の対象を限定する行為に及んだこととなり，不自然といわざるを得ない。また，控訴人は，前記のとおり，先行ソフトウェア部品の著作物性が認められた場合には，控訴人が先行ソフトウェア部品の複製権及び翻案権を有することの確認を求める旨主張しているところ，同主張も，ビーエスエス社が既に先行ソフトウェア部品の著作権を放棄したという前記主張と矛盾するものというべきである。
ｄさらに，Ａは，前述した日本経営科学研究所からのインタビューにおいて，先行ソフトウェア部品のソースコード開示につき，概要，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫの開発環境である『部品マイスター』を提供し，そこで開発されたアプリケーション・ソフトウェアについては，その開発会社の著作物として認め合う業界ルールを作ろうではないかという提唱です。」，「部品マイスターによる収益を中核とすることになります。」，「新規部品と共にＢＳＳ－ＰＡＣＫの一部も使われることになり，ここからの利益を期待しているのです。」と述べているが（乙７），これは，①「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の開発環境である「部品マイスター」に着目し，この収益を中核とするという点及び②新規部品と共に使われる「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の一部からの利益も期待しているという点において，控訴人が主張する無償のソースコード開示とは明らかに異なるものといえる。また，Ａの上記供述は，「部品マイスター」をもって，「初心者のための便利情報を集積したものにすぎず，ソフトウェア部品の開発，変更に不可欠なものではない」という控訴人の前記主張（控訴人の原審平成２３年１２月２６日付け準備書面(1)，平成２４年２月１７日付け準備書面(2)及び同年１０月１２日付け準備書面(8)）とも矛盾するものというべきである。(ウ)以上によれば，控訴人の前記主張は採用できず，本件において，ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄した事実を認めるに足りる証拠はない。
なお，確かに，控訴人が指摘するとおり，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアに譲渡担保権を設定する「譲渡担保権設定契約証書」（乙１７の１）には，譲渡担保権の対象として「(2)非登録プログラム著作物    上記著作物に関連する一切の著作物（但し，丁（ビーエスエス社）が著作権を放棄しているものを除く。）」と記載されているが，同記載をもって，ビーエスエス社が先行ソフトウェア部品の著作権を放棄したとまでは認められない。「譲渡担保権設定契約証書」上，ビーエスエス社が著作権を放棄した著作物が何ら特定されていないことにも鑑みると，このただし書は，具体的な対象を想定したものではなく，プログラム登録されていないプログラム著作物については，著作権の所在が公示されないことから，看過されるおそれがあり得る著作権者の単独行為である著作権放棄があった場合に備えて，注意喚起の趣旨で設けられたものとみることもできる。


(3)先行ソフトウェア部品の著作権の所在についてア「前提事実」，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの著作権が移転した経緯等について，以下の事実が認められる（なお，前述のとおり，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」は，先行ソフトウェア部品とミドルソフトから構成されるところ，プログラム登録されているのはミドルソフトのみであり，したがって，プログラム登録原簿に登録されている譲渡等の権利の変動はすべてミドルソフトについてのものであるが，先行ソフトウェア部品の著作権もミドルソフトの著作権と共に，すなわち，上記各ソフトウェアの著作権が一体として変動していたものと推認できることから，下記のとおり認定した。）。(ア)平成８年１月３１日，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」及び先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の各著作権が，譲渡担保権設定契約に基づき，ビーエスエス社から，日本開発銀行及び株式会社住友銀行（以下「住友銀行」という。）に譲渡された。その後，平成９年３月１７日，上記両ソフトウェアの各著作権が，日本開発銀行及び住友銀行からビーエスエス社に譲渡され，さらに，同日，譲渡担保権設定契約に基づき，同社から，日本開発銀行，住友銀行，株式会社三和銀行（以下「三和銀行」という。）及び株式会社東京三菱銀行（以下「東京三菱銀行」という。）に譲渡された。
プログラム登録原簿には，いずれの譲渡についても（ただし，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」については，ミドルソフトに限る。以下同じ。），その対象につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている（甲４の２，乙１８）。
(イ)平成９年，ビーエスエス社の経営状況はかなり悪化し，Ａは，知人から当時ＩＳＳ社の専務取締役を務めていたＣを紹介され，同人に対し，ビーエスエス社への融資を依頼した。
ビーエスエス社は，ＩＳＳ社に対し，同社からの借入金を所定の期日までに返済しなかった場合には「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ及び部品マイスタに関する技術情報，ソースコード及びオブジェクトコードを貴社に提出致します。」などと約する趣旨の同年１０月３１日付けの文書を差し入れ（甲１３の２の添付資料１），以後，１回当たりおおむね数百万円から一千万円程度の借入れを複数回にわたり繰り返した（甲２０の添付資料Ｄ）。この間，平成１０年２月１日に，ＣがＩＳＳ社の代表取締役に就任し，ビーエスエス社に対する貸付けを続けた。
平成１０年３月３１日，「部品マイスター」の著作権が，譲渡担保権設定契約に基づき，ＩＳＳ社，株式会社富士銀行ほか５社に譲渡された。プログラム登録原簿には，譲渡の対象につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている（甲１３の１，２，甲１５，甲２０，乙１，乙１４，証人Ｃ）。(ウ)平成１３年３月３０日，ビーエスエス社は，当時の債権者であったＩＳＳ社，平成１１年１０月１日付けで日本開発銀行の契約上の地位を継承した日本政策投資銀行，住友銀行，三和銀行及び東京三菱銀行との間で，「譲渡担保権設定契約証書」（乙１７の１。以下，「本件譲渡担保契約書」という。）及び「譲渡担保権の共有に関する協定書」（乙１７の２）を締結した（以下「本件譲渡担保契約」という。）。当時，日本政策投資銀行及びＩＳＳ社のビーエスエス社に対する貸付金の元本債務残高は，それぞれ，合計２億円及び５０００万円であり，住友銀行とビーエスエス社との間の特殊当座勘定借越契約の契約極度額は１億５０００万円であった。また，三和銀行及び東京三菱銀行は，それぞれ，ビーエスエス社との間の銀行取引，手形債権及び小切手債権に基づく取引の極度額を１億円と設定していた。本件譲渡担保契約は，ビーエスエス社の上記債権者らに対する債務を被担保債務として同社の有する著作権に譲渡担保権を設定するというものである。本件譲渡担保契約書には，下記の著作物の著作権に譲渡担保権を設定する旨が記載されている。記
(1)登録済プログラム著作物
（以下，プログラム著作権の題号，著作権者，登録番号，登録年月日の順に記載する。）
「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」株式会社ビーエスエ
ス，Ｐ第４５７４号－１，平成７年１０月１６日
「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」株式会社ビーエスエス，Ｐ第４７２
４号－１，平成８年１月１６日
「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」株式会社ビーエスエ
ス，Ｐ第５３６３号－１，平成９年３月１４日
(2)非登録プログラム著作物
上記著作物に関連する一切のプログラム著作物（但し，ビーエスエス社が著作権を放棄しているものを除く。）
(3)上記プログラムの関連著作物
ユーザーズガイド一式にかかる著作物・環境開発マニュアル一式にかかる著作物さらに，本件譲渡担保契約書には，「バージョンアップ等改良後の本件著作物（上記(1)から(3)の著作物を指す。以下，この項において同じ。）及び本件著作物の二次的著作物に関する著作権も本譲渡担保の対象となることを確認する。」（第１０条１項）との規定があり，また，著作権に関し，ビーエスエス社は，本件著作物の著作権を上記債権者ら又はそのいずれかから承継取得した者に対し，著作者人格権を行使しないもの（第１４条）と定められている。
Ａは，ビーエスエス社の保証人として，本件譲渡担保契約を承認した（乙１７の１，２）。


(エ)平成１３年３月３０日，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」及び先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の各著作権が，日本政策投資銀行，住友銀行，三和銀行及び東京三菱銀行から，ビーエスエス社に対して譲渡された。これは，本件譲渡担保契約書中，平成９年３月１７日付け譲渡担保権設定契約（前記(ア)）は本件譲渡担保契約の締結日から失効する旨の規定（第１８条）に基づくものである。さらに，同日，本件譲渡担保契約に基づき，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の各著作権が，ビーエスエス社から，日本政策投資銀行，住友銀行，三和銀行，東京三菱銀行及びＩＳＳ社に譲渡された。
プログラム登録原簿には，上記いずれの譲渡についても（ただし，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」については先行ミドルソフトに限る。以下同じ。），その対象につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている。
その後，ＩＳＳ社は，ビーエスエス社から依頼を受け，前記譲渡担保権が実行されるのを防ぐために，代金として４０００万円を拠出し，平成１５年２月１０日，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の各著作権の持分をすべて譲り受け，同日以降はこれらのソフトウェアの各著作権を単独で所有することになった（甲４の１，２，甲１３の２，乙１７の１，２，乙１８，証人Ｃ）。
(オ)ＩＳＳ社は，平成１７年１月頃から経営状況が悪化し，間もなくビーエスエス社に対する貸付金の工面にも苦慮するようになった。当時，同社に対する貸付金残高は数億円に達していたが，早期の回収が期待できる状況ではなかった。そこで，ＩＳＳ社は，今後のビーエスエス社に対する融資等につき，サンライズ社も交えてビーエスエス社と協議した。結果として，以後は，サンライズ社がＩＳＳ社に替わってビーエスエス社に対して融資をすることになり，その前提として，①サンライズ社のビーエスエス社に対する貸付金の物的担保とするために，ＩＳＳ社は「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の各著作権を合計４０００万円の対価でビーエスエス社に譲渡すること，②ＩＳＳ社は，ビーエスエス社に対する貸付金債権をサンライズ社が紹介する者に譲渡し，サンライズ社はＩＳＳ社に１億円を支払うことが合意された（甲１３の２，乙１５，乙２９，証人Ｃ）。(カ)ＩＳＳ社は，前記合意に基づき，平成１８年２月１日，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「部品ビュー」の各著作権をビーエスエス社に譲渡した。プログラム登録原簿上，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の上記譲渡につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている（「部品ビュー」のプログラム登録原簿は，証拠として提出されていない。）。
ビーエスエス社とサンライズ社は，同年３月２８日付けで「事業継続支援に関する合意書」（乙８。以下「本件合意書」という。）を，同月３０日付けで本件譲渡契約を，それぞれ締結した。
本件譲渡契約書（甲１８）には，譲渡の対象につき，以下のとおり規定されている。本件合意書にも同様の内容の規定が存在する。
第１条（ソフトウェアの譲渡）
甲（ビーエスエス社を指す。）は乙（サンライズ社を指す。）に対し，平成１８年４月末日までに，甲の所有する下記記載のプログラムその他の著作物（文書，図面，磁気テープ・ディスクその他の媒体物を含む。）及び当該各著作物に関する著作権その他一切の知的財産権（以下，「本件ソフトウェア」という。）の所有権を移転し，かつ当該各著作物を引き渡す。
(1)登録済プログラム著作物
（以下，表示番号，著作物の題号，登録年月日の順に記載する。）①Ｐ第４５７４号ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト），
平成７年１０月１６日
②Ｐ第４７２４号ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ），平成８年１月１
６日
③Ｐ第５３６３号ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版），平


成９年３月１４日
④Ｐ第６３３９号部品ビュー，平成１１年５月１３日⑤Ｐ第５８１４号部品マイスター，平成１０年２月１３日
(2)非登録プログラム著作物
上記(1)の著作物のバージョンアップ等の改良後のプログラム著作物，その他関
連する一切のプログラム著作物
(3)上記(1)及び(2)のプログラムの関連著作物ユーザーズガイド一式及び環境開発マニュアル一式に係る著作物本件譲渡契約において，「本件ソフトウェア」の譲渡価額は１１億５０００万円（消費税別）と定められ（第２条），また，著作権に関して，ビーエスエス社はサンライズ社に対し，「本件ソフトウェア」について著作者人格権を一切行使しないものとする（第４条）旨の規定が設けられている（甲４の１，２，甲１３の２，甲１８，甲２０，乙８，乙１８，証人Ｃ）。
(キ)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の各著作権は，平成１８年４月７日，本件譲渡契約に基づき，ビーエスエス社からサンライズ社へ譲渡された。「部品マイスター」の著作権は，平成１８年９月２７日，当時の譲渡担保権者であったＩＳＳ社ほか２社から，ビーエスエス社へ譲渡された。これは，本件譲渡契約中，「ビーエスエス社は，『本件ソフトウェア』について，担保権その他本件ソフトウェアを制限する一切の権利を抹消し，何等制限のない状態でサンライズ社に引き渡す。」（第１条２項）という規定に基づくものである。さらに，同日，「部品マイスター」の著作権は，本件譲渡契約に基づき，ビーエスエス社からサンライズ社へ譲渡された。
プログラム登録原簿には，いずれの譲渡についても，その対象につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている。なお，「部品ビュー」の著作権については（プログラム登録原簿が提出されていない。），「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「部品マイスター」の各著作権と同様に，本件譲渡契約が締結された平成１８年３月３０日以降，本件譲渡契約に基づき，ビーエスエス社からサンライズ社へ譲渡されたものと推認できる。他方，サンライズ社は，本件譲渡契約締結後，ビーエスエス社，ソフトウエア部品開発社に対し，事業資金等を融資した（甲４の１，２，甲１５，甲１８，乙１，乙８，乙１２，乙１５，乙１８）。
(ク)「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「部品マイスター」の各著作権はいずれも，平成１９年９月１９日に，ビーエスエス社からフロンテック社へ，さらに，平成２１年５月２２日に，同社から日本電子計算社へそれぞれ譲渡された。プログラム登録原簿には，いずれの譲渡についても，その対象につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている。なお，ビーエスエス社は，別訴において，サンライズ社に対し，前記譲渡価額１１億５０００万円の支払を求める反訴を提起したが，平成２０年７月２９日，東京地方裁判所は，ビーエスエス社の有する上記１１億５０００万円の支払請求権は，その一部は同社から第三者に債権譲渡され，その余についてはサンライズ社がビーエスエス社の債務整理に当たることを内容とするコンサルティング契約に基づく報酬請求権等の反対債権と対当額で相殺する旨の合意により消滅したとして，ビーエスエス社の請求を棄却する旨の判決を言い渡し，同判決は確定した（甲４の１，２，甲１２，甲１５，乙１，乙１８）。
イ以上の事実によれば，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，「部品マイスター」の各著作権はそれぞれ，本件譲渡担保契約や本件譲渡契約等に基づく移転を経て，現在は，いずれも日本電子計算社に属しているものと認められる。ウこれに対し，控訴人は，前記のとおり，現在，先行ソフトウェア部品の著作権は，これをビーエスエス社から承継取得した控訴人が有している，たとえ上記著作権のすべてが控訴人に帰属するものと認められなくても，少なくとも翻案権は控訴人に帰属する旨主張する。
(ア)本件譲渡担保契約について
ａ控訴人は，先行ソフトウェア部品は，譲渡担保権の対象に含まれていなかった旨を主張する。
ｂ(a)そもそも，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」などのようにまとまった１つのソフトウェアである「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の一部のミドルソフトにのみ譲渡担保権を設定するということ自体，当該ソフトウェアにおいて譲渡担保権の及ぶ範囲の内外の区別が一見して明らかにならず，公示や実行に関して問題が生じ得るものと思料され，一般に広く行われているとは考え難い。
(b)また，先行ソフトウェア部品は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの重要なプログラムといえる。


すなわち，前記認定のとおり，先行ソフトウェア部品は，現場における具体的業務の態様に則して細分化された作業に係る機能を有するプログラムである。そして，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」は，企業の基幹業務を一元的に総合して管理するＥＲＰソフトウェアに属するものであり，その主たる長所は，①業務ごとに多数のソフトウェア部品が取りそろえられており，コンピュータの知識を有しないユーザーであっても，それらのソフトウェア部品から必要なものを適宜選択することによって，システムを構築できる点，②状況の変化に対応するためにシステムを変更する必要が生じた場合も，実際に変更を要する業務の処理に当たるソフトウェア部品のみを交換すれば足り，柔軟に対応できる点にあること（乙７）に鑑みれば，先行ソフトウェア部品は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアが有する顧客誘引力の主要な源というべきである。また，先行ソフトウェア部品は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の開発費の約８割を費やして開発され（証人Ｃ），前記認定のとおり，そのソースコードは，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」全体のソースコードの約９７パーセントを占める。以上に鑑みると，前述したとおり，①先行ソフトウェア部品のソースコードは，「部品マイスター」購入者など一部の者に開示されていること，②他方，ミドルソフトのソースコードは開示されておらず，また，ミドルソフトを起動させるハードロックキーがビーエスエス社の収入源であったこと，③先行ソフトウェア部品は，先行ミドルソフトがなければ作動し得ないことを考慮しても，先行ソフトウェア部品は，質量共に，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの重要なプログラムと評価できる。
(c)そして，前記認定のとおり，本件譲渡担保契約は，ビーエスエス社のＩＳＳ社及び金融機関４社に対する債務を被担保債務とするものであるところ，上記各債権者のビーエスエス社に対する貸付金債務残高，特殊当座勘定借越契約の契約極度額，銀行取引等の極度額は数千万単位から億単位に及び，本件譲渡担保契約の被担保債務の総額は，数億円に上るものと認められる。この点を考慮すると，ビーエスエス社及び上記債権者らにおいて，譲渡担保権の設定に際し，あえて前述のとおり「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアの重要なプログラムである先行ソフトウェア部品を譲渡担保権の対象から外し，その余の部分，すなわち，ミドルソフトのみに譲渡担保権を設定するとは到底考え難い。(d)先行ソフトウェア部品は，前述したとおり，本件証拠上，プログラム登録されたと認められず，したがって，本件譲渡担保契約書において譲渡担保権を設定する対象として掲げられた「(1)登録済プログラム著作物」には当たらないものの，その１つである「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）株式会社ビーエスエス，Ｐ第５３６３号－１，平成９年３月１４日」に関連するプログラム著作物として，「(2)非登録プログラム著作物」に該当するものと認められる。
ｃ以上によれば，先行ソフトウェア部品は本件譲渡担保契約の対象に含まれていたものと認められ，控訴人の前記主張は採用できない。
(イ)本件譲渡契約について
ａ控訴人は，先行ソフトウェア部品は本件譲渡契約の対象に含まれていなかった旨を主張する。
(a)しかしながら，前述したとおり，先行ソフトウェア部品は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアが有する顧客誘引力の主要源といえるから，その経済的価値はかなり高いものと推認できる。そして，前記認定のとおり，本件譲渡契約においては，主に「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のソフトウェアから成る「本件ソフトウェア」について１１億５０００万円（消費税別）という相当に高額な譲渡価額が設定されている。これらの事実によれば，先行ソフトウェア部品も本件譲渡契約の対象に含まれていたと考えるのが自然である。
また，先行ソフトウェア部品は，本件譲渡契約書において譲渡の対象として掲げられた「(1)登録済プログラム著作物」には当たらないものの，その１つである「Ｐ第５３６３号ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版），平成９年３月１４日」に関連するプログラム著作物として，「(2)非登録プログラム著作物」に該当するものと認められる。
他方，Ａは，本件譲渡契約の際，先行ソフトウェア部品は著作権が放棄されていたのでサンライズ社に引き渡さなかった旨述べるが（乙２９，証人Ａ等），前記のとおり先行ソフトウェア部品の著作権が放棄された事実を認めるに足りないことから，上記供述は前提を欠き，採用できない。
以上によれば，先行ソフトウェア部品は本件譲渡契約の対象に含まれていたものと認められ，控訴人の前記主張は採用できない。
(b)控訴人は，前記のとおり，本件譲渡契約の対価である１１億５０００万円は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の開発コストや「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の市場性を考えれば，非常に安価なものである旨主張するが，前述したマインドリサーチ株式会社主催の座談会における，ＥＲＰの中で使われるソフトウェアの部品は５０万円くらいでＳＩ企業に提供されるという趣旨のＡの発言からも，１１億５０００万円という金額は，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」など本件譲渡契約の対象とされたソフトウェアの対価として，不相応に安価なものではないというべきである。


また，控訴人は，サンライズ社は本件譲渡契約の対価である１１億５０００万円を実際に支払わなかった旨主張するが，前記認定のとおり，ビーエスエス社がサンライズ社に対して上記対価の支払を求めた別訴の判決において，ビーエスエス社のサンライズ社に対する上記対価支払請求権は債権譲渡及び相殺合意により全額消滅したものと認定，判断されて請求を棄却され，その判決は確定したのであるから，上記対価の支払は既に履行されたものと同視でき，その他，本件譲渡契約に関して特に不自然な点はうかがわれない。
なお，控訴人は，ビーエスエス社は，本件譲渡契約締結に際し，サンライズ社との間で，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」のミドルソフトの営業秘密部にある７本のプログラムは譲渡の対象外とし，「第２の契約書」を締結することなどを合意したが，サンライズ社は，ビーエスエス社からの督促にもかかわらず，結局，上記締結に応じなかった旨主張し，Ａの陳述書にはこれに沿う部分もあるが（乙１４，乙２９等），客観的な裏付けはない。さらに，①「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」の各ミドルソフトを登録したプログラム登録原簿（甲４の１，２）には，一部を譲渡の対象から外す趣旨の記載は全く見られない。加えて，②前記認定のとおり，平成１８年３月３０日付けで締結された本件譲渡契約に基づき，その１週間余り後の同年４月７日に「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の各著作権がビーエスエス社からサンライズ社へ譲渡され，その１０日後にプログラム登録原簿に各譲渡が登録されていることによれば（甲４の１，２，乙１８），本件譲渡契約締結から上記登録までの手順は滞りなく円滑に進められたものと推認でき，特段，その間に問題が生じたことはうかがわれない。以上によれば，控訴人の前記主張を認めるに足りないというべきである。ｂ控訴人は，先行ソフトウェア部品の著作権が本件譲渡契約の対象に含まれていたとしても，本件譲渡契約書には翻案権を譲渡する旨の特別の規定は設けられていないことから，少なくとも先行ソフトウェア部品の翻案権はビーエスエス社に留保されていた旨主張する。
(a)確かに，本件譲渡契約書（甲１８）及び本件合意書（乙８）のいずれも，譲渡対象の著作物の著作権については，「（ビーエスエス社の）所有する下記記載のプログラムその他の著作物（文書，図面，磁気テープ・ディスクその他の媒体物を含む。）及び当該各著作物に関する著作権その他一切の知的財産権の所有権を移転し，かつ当該各著作物を引き渡す。」と規定しているのみで，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の翻案権を，譲渡の目的として特掲していない。したがって，著作権法６１条２項により，上記翻案権は，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の著作権を譲渡したビーエスエス社に留保されたものと推定されることになる。
(b)しかしながら，前記認定のとおり，本件譲渡契約書上，譲渡の対象として掲げられた「(1)登録済プログラム著作物」記載のソフトウェア中，プログラム登録原簿が証拠提出されていない「部品ビュー」を除く，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」の各ミドルソフトの各プログラム登録原簿並びに「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント」及び「部品マイスター」の各プログラム登録原簿のいずれにおいても，本件譲渡契約に基づくビーエスエス社からサンライズ社への譲渡の対象につき，「（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）」と明記されている。この事実によれば，少なくとも上記各ミドルソフトを含めプログラム登録された著作物については，翻案権を含む著作権法２７条，２８条所定の権利（以下「翻案権等」という。）を譲渡する合意が，譲渡人のビーエスエス社と譲受人のサンライズ社との間で成立していたものと推認できる。
そして，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」につき，ソースコードを非開示としていた各ミドルソフトについては上記推認のとおり合意により翻案権等をサンライズ社へ移転しながら，一定範囲の者にはソースコードを開示していた先行ソフトウェア部品についてはあえて上記合意をせずに，翻案権等をビーエスエス社にとどめる合理的理由は見出し難い。
また，前記認定のとおり，本件譲渡契約において，ビーエスエス社は，譲渡した著作物については，一身専属性を有する著作者人格権（著作権法５９条）さえもサンライズ社に対しては行使しない旨が定められている。この規定からも，両社は，譲渡の対象とした著作物については，プログラム登録の有無を問わずその全体について，翻案権等も含めすべての著作権法上の財産的権利を移転する旨を合意していたものと推認できる。


(c)以上によれば，ビーエスエス社とサンライズ社との間では，本件譲渡契約において，明文化されてはいないものの，プログラム登録されていない先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（メニュークリエイト）」及び「部品マイスター」のすべてにつき，翻案権等も譲渡の対象としてサンライズ社へ移転させる旨の合意があったものと認められ，したがって，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」については，翻案権等を含む著作権のすべてがサンライズ社からフロンテック社を経て日本電子計算社に移転したものと認定できる。控訴人の前記主張は採用できない。なお，Ａは，サンライズ社が本件譲渡契約後もビーエスエス社に対して「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の中国語版の製作を求めるなどしたことから，同社が「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の開発を継続することは本件譲渡契約において想定されていたという趣旨の供述をするが（乙２９），ビーエスエス社は，翻案権等が留保されていなくても，著作権を取得したサンライズ社の承諾が得られれば，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の開発を続けることに著作権上の支障はないといえるし，現に，Ｃの供述（甲２０）によれば，本件譲渡契約後，サンライズ社が営業等を，ビーエスエス社が「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の製品の保守や機能拡張等を，それぞれ分担し，両社が共同して「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」事業を営んでいたものと認められることから，Ａの上記供述は，前記認定を妨げるものではない。
(4)複製又は翻案の成否及び著作権侵害の有無についてア言語の著作物の翻案及び複製は，いずれも，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる著作物を創作するものであり，①既存の著作物の具体的表現に修正，増減，変更等（以下「修正等」という。）を加え，これにより，新たに思想又は感情を創作的に表現して別の著作物，すなわち，二次的著作物を創作する行為が翻案であり（最高裁平成１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照），他方，②既存の著作物と全く同一のものを作成する行為，既存の著作物の具体的表現に修正等を加えたが，これによっても新たな創作的表現の付加がなく，二次的著作物の創作に至っていない行為が複製に当たると解される。したがって，新たな創作的表現の付加の有無が，翻案と複製を区別する主要な基準になるものということができる。イ(ア)本件についてみると，前記のとおり，控訴人が，本件ソフトウェア部品は先行ソフトウェア部品を翻案して作成したものである旨を主張していることに加え（当審平成２５年１１月７日付け控訴理由書９頁），①ビーエスエス社は，先行ソフトウェア部品に大きく手を加え，グラフ表示機能，部品間連動機能等を付加して一新し，本件ソフトウェア部品の一部としたこと（乙２２），②本件ソフトウェア部品と先行ソフトウェア部品の各ソースコードは，前者が後者よりも量において多いものの，内容において特段の相違はないこと（証人Ａ〔原審第２回口頭弁論調書に引用添付された証人Ａの証人尋問に係る速記録２４頁から２５頁〕）によれば，本件ソフトウェア部品は，先行ソフトウェア部品に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正等を施したものと推認でき，したがって，本件ソフトウェア部品は，先行ソフトウェア部品の少なくとも一部を複製又は翻案したものを含むということができる。この点に関し，Ａは，陳述書（乙２２）において，本件ソフトウェア部品が先行ミドルソフトでは稼働しなくなった旨を述べるが，仮にその供述のとおりの事実が存在するとしても，本件ソフトウェア部品のうち，先行ソフトウェア部品の一部を複製又は翻案したもの以外の部分，すなわち，先行ソフトウェア部品に新たに付加されたものが原因となって上記事実が生じたと考えることができるから，上記供述は前記認定を揺るがせるものではない。
(イ)そして，前述したとおり，先行ソフトウェア部品を含む「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」については，翻案権等も含め著作権のすべてが日本電子計算社に移転したことから，本件ソフトウェア部品に含まれるのが，先行ソフトウェア部品の一部を複製したもの，翻案したもののいずれであったとしても，同複製及び翻案は，日本電子計算社の著作権を侵害する行為に当たるというべきである（なお，本件においては，本件ソフトウェア部品，先行ソフトウェア部品いずれのソースコードも提出されていないことから，各ソースコードを比較，照合できず，本件ソフトウェア部品について，先行ソフトウェア部品の一部に新たな創作的表現が付加されたか否かは不明である。）。
ウ控訴人は，先行ソフトウェア部品及び本件ソフトウェア部品は，オリジナルのソフトウェア部品を翻案したものである旨主張する。この点に関し，オリジナルのソフトウェア部品の著作権は控訴人又はＡが有していることから（乙１，乙１３，乙２９，弁論の全趣旨），先行ソフトウェア部品がオリジナルのソフトウェア部品を翻案ないし複製したものであるならば，前記のとおり本件ソフトウェア部品に含まれる，先行ソフトウェア部品の一部を複製したものについても，同複製が控訴人又はＡの有するオリジナルのソフトウェア部品の著作権の範囲内に含まれると認められる可能性がある。そして，そのように認められれば，上記複製は，日本電子計算社の著作権を侵害する行為に当たらないと解する余地もある。


しかしながら，先行ソフトウェア部品についてみると，証拠（乙２２，乙２７の１）及び弁論の全趣旨によれば，オリジナルのソフトウェア部品がＶＡＸ／ＶＭＳのＯＳ上のみで作動するのに対し，先行ソフトウェア部品はＶＡＸ／ＶＭＳ上では作動せず，その他のＷｉｎｄｏｗｓＮＴ等の複数のＯＳ上で作動することが認められ，少なくとも，これらの相違する部分については，先行ソフトウェア部品がオリジナルのソフトウェア部品に依拠したものとは認められない。他方，オリジナルのソフトウェア部品と先行ソフトウェア部品との間で，その表現において類似することを認めるに足りる証拠はない。
したがって，先行ソフトウェア部品は，オリジナルのソフトウェア部品に依拠したものと認められず，オリジナルのソフトウェア部品を翻案ないし複製したものとは認めるに足りない。
エ以上によれば，本件ソフトウェア部品は，少なくとも先行ソフトウェア部品の一部を複製したものを含み，同複製が日本電子計算社の著作権の侵害行為に当たるという前記結論は揺るがず，本件両ソフトには，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があるというべきである。
(5)小括
ア上述のとおり，本件両ソフトには，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中の先行ソフトウェア部品中のプログラムを複製したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があるから，本件両ソフトの提供をもって，本件契約の「債務の本旨に従った履行」（民法４１５条）ということはできない。
イそして，前記のとおり控訴人が日本電子計算社から利用許諾を得る必要はない旨主張していることに加え，控訴人と密接な関係を有するビーエスエス社が，日本電子計算社の親会社の役員に対し，平成２５年６月から同年７月にかけて，複数回にわたり，日本電子計算社が開発した製品はビーエスエス社の著作権を侵害するなどという趣旨の書簡を送付し，控訴人の原審平成２５年６月２５日付け準備書面(10)を同封したこともあったこと（乙２２添付資料４，乙２９添付資料３，４）を考えると，控訴人が著作権者である日本電子計算社から先行ソフトウェア部品の利用について許諾を得る可能性は非常に低いものといえ，前記瑕疵が治癒される見込みは，ほぼないといってよい。
ウ加えて，証拠（乙２８の１から３）によれば，本件ソフトウェア部品は「部品屋２００７」全体のプログラムの相当部分を占めるものと推認できるから，控訴人において，著作権上の瑕疵がない「部品屋２００７」のソフトウェアを改めて提供することも，事実上は困難なものと推認できる。エ以上によれば，その余の論点，すなわち，ミドルソフト並びに「部品マイスター」及び「ソフトウエア部品開発ツール」について判断するまでもなく，控訴人は，その責めに帰すべき事由により，本件契約に基づいて「部品屋２００７」のソフトウェアを被控訴人に提供する債務を履行することができなくなったといえるから，債務不履行責任（民法４１５条後段）を負う。２争点(2)（本件契約の債務不履行による損害額）について(1)「前提事実」のとおり，被控訴人は，控訴人に対し，本件契約に基づいて提供された本件両ソフト等の対価，ソフトウェアの取扱方法についての研修の費用，契約料及び更新料として合計２０６万５０００円を支払ったことが認められる。(2)ア被控訴人は，本件契約上，控訴人から提供された「部品屋２００７」のソフトウェアを使用，再販，複製等する権利を有しており，本件契約を締結した主な目的は上記ソフトウェアの転売であるところ，前記のとおり，本件両ソフトには，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があり，同社の利用許諾が得られる見込みもほぼない以上，被控訴人において本件両ソフトを転売することは，事実上不可能というべきである。このことから，被控訴人が本件両ソフト及び「部品屋２００７プロテクションキー」の対価として支払った合計１０９万９０００円は，その全額を控訴人の債務不履行による損害と認めるのが相当である。また，被控訴人が本件両ソフトを転売できない以上，その取扱方法についての研修も無用のものであったといわざるを得ないから，被控訴人が研修費として支払った合計３３万６０００円も，上記損害に当たるというべきである。
イ前記のとおり，控訴人は，本件契約に基づいて「部品屋２００７」のソフトウェアを被控訴人に提供する債務を履行できなくなり，これによって，被控訴人は，控訴人から「部品屋２００７」のソフトウェアを標準価格に基づく価格よりも安価で調達して転売するという，本件契約の目的を達することが不可能になった。この点に鑑みると，被控訴人が契約金及び更新料として支払った合計６３万円についても，損害と認めるのが相当である。


(3)以上のとおり，被控訴人が本件契約に基づいて控訴人に支払った２０６万５０００円全額が，控訴人の債務不履行によって生じた損害と認められる。３争点(3)（本件中間確認の訴えの当否）について(1)確認の訴え及び中間確認の訴えの要件についてア一般に，確認の訴えは，当該訴えを提起した者（以下「提訴者」という。），すなわち，本訴であれば原告，反訴であれば被告において，請求の趣旨で特定した権利又は法律関係の存在又は不存在を確定することにより，提訴者の法的地位の安定を図ることを目的とするものであるから，確認の対象は，原則として，現在の権利又は法律関係の存否に限られ，証書真否確認の訴え（民訴法１３４条）を除き，事実の存否の確定のために提訴することは許されない。また，上記の趣旨によれば，確認の訴えの利益が肯定されるためには，提訴者の権利又は法的地位に現に危険，不安が生じており，それを解消するために請求の趣旨で特定した権利又は法律関係について確認することが必要，適切であることを要すると考えられる。イ中間確認の訴え（民訴法１４５条）は，係属中の訴訟において，その本来の請求を判断する上で先決関係に立つ法律関係の存否につき，その訴訟手続に付随して，当事者間に確認判決を求める訴えであり，その趣旨は，上記法律関係の存否自体を訴訟物として判決主文における判断の対象とし，その判断に既判力を生じさせることによって，上記法律関係の存否に関わる紛争の解決を図ることにある。中間確認の訴えも，確認の訴えの一類型である以上，確認の対象は，原則として，現在の権利又は法律関係の存否に限られ，民訴法１４５条の文言によれば，証書真否確認も含め，事実の存否の確定のために提訴することは許されないというべきである。
また，中間確認の訴えは，上記趣旨から，当事者間に争いがあり，本来の請求の全部又は一部の判断の先決関係にある法律関係の存否（以下「先決問題」という。）を対象とするものに限定されると解される。
(2)本件中間確認の訴えに関する請求
ア前記のとおり，本件中間確認の訴えに係る請求の趣旨は，別紙中「部品屋２００７中核部（ミドルソフト）」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。以下，「別紙部品屋２００７のミドルソフト」という。）は，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」に含まれる各ミドルソフト（営業秘密に関するプログラムを除く。以下「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのミドルソフト」という。）の各著作権を侵害しないことの確認を求めるものである。
上記請求の趣旨については，ミドルソフトに関する控訴人の前記主張内容を考慮すると，「別紙部品屋２００７のミドルソフト」は，Ａが基礎から設計したものであり，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのミドルソフト」に依拠するものではないという趣旨に解するのが自然であると思料されるところ，これは，Ａが「別紙部品屋２００７のミドルソフト」を基礎から設計した事実の存在及び「別紙部品屋２００７のミドルソフト」が「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのミドルソフト」に依拠するという事実の不存在の確認を求めるものであるから，不適法といわざるを得ない。イもっとも，本件事案の性質を考慮し，本件中間確認の訴えをもって権利又は法律関係の存否の確認を求める趣旨と解する余地の有無につき，更に検討する。(ア)この点に関し，原判決は，本件中間確認の訴えは，控訴人の被控訴人に対する債務不履行に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める趣旨であると解し，民訴法１４２条に基づき，不適法である旨判断しているが，以下のとおり，本件中間確認の訴えに係る請求の趣旨は，本件損害賠償請求と完全に表裏の関係にあるとはいえない。
本件損害賠償請求は，被控訴人が，控訴人に対し，①本件両ソフト，すなわち，控訴人が本件契約に基づき平成２１年１０月２２日に被控訴人に提供した「部品屋２００７サーバー」及び「部品屋２００７クライアント」には，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵が，②本件両ソフトのカスタマイズに不可欠な「ソフトウエア部品開発ツール」には，日本電子計算社が著作権を有する「部品マイスター」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵が，それぞれ存在し，かつ，③控訴人が日本電子計算社から上記各著作権に関する利用許諾を得る見込みもないとして，本件契約の債務不履行責任を追及するものである。


本件中間確認の訴えに係る請求の趣旨である「別紙部品屋２００７のミドルソフト」が「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのミドルソフト」の各著作権を侵害しないこと，すなわち，「別紙部品屋２００７のミドルソフト」には，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのミドルソフト」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれないことが確認されれば，「別紙部品屋２００７のミドルソフト」に含まれる本件ミドルソフトには，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫのミドルソフト」に含まれる先行ミドルソフト中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれないことも確認されることになり，この部分に関しては債務不履行責任が生じない余地がある。しかしながら，その場合も，①本件ミドルソフトと共に本件両ソフトを構成する本件ソフトウェア部品に，先行ミドルソフトと共に「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」を構成する先行ソフトウェア部品中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれていること，②「ソフトウエア部品開発ツール」に，「部品マイスター」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれていることのいずれかが認められ，かつ，控訴人が先行ソフトウェア部品又は「部品マイスター」の著作権につき日本電子計算社から利用許諾を得る見込みがなければ，控訴人は本件契約の債務不履行責任を免れない。他方，本件ミドルソフトに，先行ミドルソフト中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているとしても，控訴人が先行ミドルソフトの著作権に関して日本電子計算社から利用許諾を得られるのであれば，本件契約の債務不履行責任を負うことはない。
このように，本件中間確認の訴えに係る請求の趣旨は，本件損害賠償請求と完全に表裏の関係にあるとはいえない以上，本件契約の債務不履行による損害賠償債務の不存在の確認を求めるものと解することは困難であり，原判決の前記判断は誤りである。
(イ)もっとも，本件中間確認の訴えは，権利又は法律関係の存否の確認を求める趣旨に係るものと善解した場合であっても，以下のａ及びｂで述べるとおり，原判決と異なる理由により，結局，不適法というべきである。ａ(a)①甲３号証には，「部品屋２００７サーバー」の対応ＯＳとして「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００」，「ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ」及び「ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ２００３」が，「部品屋２００７クライアント」の対応ＯＳとして「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００」，「ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ」，「Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３」及び「ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ」が記載されていること，②控訴人は平成２１年１０月２２日に本件両ソフトを被控訴人に提供したこと，③「Ｗｉｎｄｏｗｓ７」は平成２１年１０月にリリースされたこと（甲１９）を考慮すると，本件両ソフトが「Ｗｉｎｄｏｗｓ７」以降のバージョンに対応するとは認め難い。このことから，別紙「部品屋２００７中核部（ミドルソフト）」欄記載の各製品のうち，「Ｗｉｎｄｏｗｓ７版」，「Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー２０１２版」及び「Ｗｉｎｄｏｗｓ８版」の各製品が本件両ソフトではないことは明らかといえ，したがって，これら３つの製品の各ミドルソフトに関する法律関係は，本件損害賠償請求に関係するものではないから，先決問題になり得ない。また，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」の各ミドルソフトに関する法律関係も，本件損害賠償請求に関係するものではないから，先決問題にならない。
以上のとおり，控訴人の請求中，「別紙部品屋２００７のミドルソフト」のうち「Ｗｉｎｄｏｗｓ７版」，「Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー２０１２版」及び「Ｗｉｎｄｏｗｓ８版」の製品の各ミドルソフト並びに「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」の各ミドルソフトに関して確認を求める点は，中間確認の訴えの要件を欠く。
(b)また，上記各ミドルソフトについて控訴人の権利又は法的地位に現に危険，不安が生じているとは認めるに足りないことから，上記各ミドルソフトに関して確認を求める点は，一般的な確認の訴えの適法性を基礎付ける確認の利益も欠くといわざるを得ない。
(c)以上によれば，上記各ミドルソフトに関して確認を求める請求は，不適法というべきである。


ｂその余の控訴人の請求，すなわち，「別紙部品屋２００７ミドルソフト」のうち「Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００版」，「ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ版」，「Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー２００３版」及び「Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー２００８版」の各ミドルソフト（以下，「部品屋２００７『Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００版』等のミドルソフト」という。）が，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」のミドルソフトの著作権を侵害しないことの確認を求める請求について検討する。前述した甲３号証の記載内容及び控訴人が被控訴人に対して本件両ソフトを提供した時期によれば，本件両ソフトに含まれる本件ミドルソフトは，「部品屋２００７『Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００版』等のミドルソフト」を含むものと推認できる。このことから，控訴人の上記請求を，実質において，本件ミドルソフトには，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」のミドルソフト，すなわち，先行ミドルソフト中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているというという著作権上の瑕疵があることによって生ずる本件契約の債務不履行による損害賠償債務の不存在の確認を求めるものと善解し，以下，検討する。控訴人の上記請求は，本件損害賠償請求との関係で民訴法１４２条に反するという問題があるほか，以下のとおり，確認の訴えの利益を欠く。すなわち，前述したとおり，被控訴人は，本件損害賠償請求において，本件両ソフトには，日本電子計算社が著作権を有する「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト）」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があることを，控訴人による本件契約の債務不履行事由の１つとして掲げている。控訴人の上記請求は，本件ミドルソフト及び先行ミドルソフトの関係に限定しているが，本件両ソフト及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」とも，ミドルソフトとソフトウェア部品から成り，両者のいずれか一方について本件両ソフトに「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという事実が認められれば，本件契約の債務不履行事由として損害賠償債務の根拠となり得る。すなわち，本件ミドルソフトに先行ミドルソフト中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという事実の不存在が確定したとしても，それのみでは本件両ソフトに，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという事実が存在しないとはいえず，本件ソフトウェア部品に先行ソフトウェア部品中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれていれば，結局，本件両ソフトには，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれていることになり，本件契約の債務不履行事由が認められる。以上の点を考慮すると，控訴人の前記請求は，本件損害賠償請求によって控訴人の権利又は法的地位に現に生じている危険，不安を解消する適切な手段とはいえず，したがって，確認の訴えの利益を欠き，不適法というべきである。
(3)控訴人の主張に対し
アなお，控訴人は，本件中間確認の訴えに関し，前記のとおり，「部品屋２００７」の各ソフトウェアに含まれる各ミドルソフトの複製権及び翻案権，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」に含まれる各ミドルソフトの翻案権並びにその余の「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の各ソフトウェアに含まれる各ミドルソフトの複製権及び翻案権を所有することの確認を求める旨主張するので，念のため判断する。
(ア)上記主張のうち，「部品屋２００７」の各ソフトウェアに含まれる各ミドルソフトの複製権及び翻案権，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」に含まれるミドルソフトの翻案権，ソフトウェア「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ（ＶＡＸ／ＶＭＳ）」，「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）」及び「ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）」以外の「ＢＳＳ－ＰＡＣＫ」の各ソフトウェアに含まれる各ミドルソフトの複製権及び翻案権を控訴人が所有することの確認を求めるものについては，これらの権利関係は本件損害賠償請求の先決問題ではないことから，中間確認の訴えの要件を欠き，また，これらの権利につき現に控訴人の権利又は法的地位に危険，不安が生じているともいえないから，確認の訴えの利益も認められず，不適法というべきである。


平成３１年３月１４日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成３０年(ネ)第１７０９号映像著作権侵害差止等請求控訴事件（原審京都地方裁判所平成２８年(ワ)第２２４７号）
口頭弁論終結日平成３０年１２月１４日
判              決
控訴人（一審原告）       株式会社ビジョンエース同訴訟代理人弁護士          南   出   喜久治被控訴人（一審被告）       株式会社たにぐち（以下「被控訴人会社」という。）
被控訴人（一審被告）        Ｐ１
（以下「被控訴人Ｐ１」という。）
上記２名訴訟代理人弁護士   坂本正   壽
同                          津田政   典
主             文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人らは，原判決別紙著作権目録記載の著作物たる静止画像及び映像動画の一部又は全部を，自ら又は親族・関連会社・顧客その他の第三者をして，コンピュータネットワークを相互接続したネットワークによるコミュニケーションツール（インターネット及びメール等）への掲載及び閲覧あるいは複製の上直接頒布及び閲覧等の方法を用いて使用し又は同様の方法により使用させてはならない。
３被控訴人らは，原判決別紙著作権目録記載の著作物を廃棄せよ。４被控訴人らは，控訴人に対し，１４０６万７０００円及び平成２２年５月１日から前記２及び３の履行完了まで月１万円の割合による金員を支払え。
５仮執行宣言
第２事案の概要
１控訴人の請求と裁判の経過
本件は，控訴人が，被控訴人らに対し，原判決別紙著作権目録（以下「本件目録」という。）記載一の１から９まで，同二及び同三の各映像（ＤＶＤに記録された映画）並びに同四の１及び２の各写真（以下，併せて「本件各著作物」という。）について，控訴人が著作権を有しているとした上で，被控訴人らが被控訴人会社のウェブサイトに掲載（公衆送信）するなどして控訴人の著作権を侵害していると主張して，著作権法１１２条に基づく本件各著作物の複製，使用の差止め，不法行為に基づく損害賠償金１４０６万７０００円及び平成２２年５月１日（不法行為の日）から使用の中止及び著作物の廃棄まで月１万円の割合による金員（ただし，月２０万円の割合による金員の一部）の支払を求めている事案である。
原審は，控訴人の請求をいずれも棄却したが，これを不服とした控訴人が控訴を提起した。
２前提事実
以下の事実は，当事者間に争いがないか，文中に掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められ，本件の争点を判断する前提となるものである。
(1)当事者等（弁論の全趣旨）
ア   控訴人は，放送番組の企画及び制作等を目的とする株式会社である。イ   被控訴人会社は，菓子，酒類，茶，清涼飲料水等の製造，販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
被控訴人Ｐ１は，平成２７年４月２７日まで，被控訴人会社の代表取締役であった者である。
ウ   Ｐ２は，粘着テープの販売業及び印刷業を目的とする会社を経営している。（証人Ｐ２２頁）
(2)組合の成立（甲３６，７３）
控訴人の代表者であるＰ３，被控訴人Ｐ１及びＰ２は，それぞれ出資をして，ゆず姫有限責任事業組合契約（以下「本件組合契約」という。）を締結し，平成２１年８月６日にゆず姫有限責任事業組合（以下「本件組合」という。）が成立した。
本件組合は，有限責任事業組合契約に関する法律に基づくものであり，法人格はない。
(3)ゆずの里映像等の製作（甲４～７，２１～２９，弁論の全趣旨）Ｐ３は，平成２２年４月頃までに，本件目録記載一の１から９までの映像（以下，これらの映像を総称する場合は「本件ゆずの里映像」といい，上記各映像に係るデータを媒体に記録したもの〔映画の著作物〕を併せて，便宜上「本件各ゆずの里映像」という。なお，本件ゆずの里映像の静止画である同目録記載四の１のデジタル写真を「本件写真１」，同じく同目録記載四の２のデジタル写真を「本件写真２」，本件写真１と本件写真２を併せて「本件各写真」，本件各ゆずの里映像と本件各写真を併せて「本件各ゆずの里映像等」という。）の素材を撮影した。
控訴人は，Ｐ３が上記映像を編集して作成した本件目録一の１の映像を記録したＤＶＤを製作し，平成２１年５月２０日，被控訴人Ｐ１に対し，上記ＤＶＤを交付した。
控訴人は，本件各写真を被控訴人Ｐ１に交付するほか，上記と同様の方法によって，本件各ゆずの里映像（本件目録一の２～９）を記録したＤＶＤを製作し，本件各写真とともに，被控訴人Ｐ１もしくは本件組合に交付した。なお，これら本件各ゆずの里映像の著作権の帰属については，争いがある（本件各写真の著作権については，控訴人に帰属することに争いがない。）。(4)被控訴人らによる本件各ゆずの里映像等の使用（甲４，６，７，１５，２１～２９，３７，３８，弁論の全趣旨）
被控訴人らは，平成２１年８月頃から少なくとも平成２８年１０月１５日までの間，被控訴人会社の通販サイトに本件各ゆずの里映像のうちのいずれかを掲載し，また，前記通販サイトの２か所に本件写真１を掲載して公衆送信した。
被控訴人らは，平成２１年８月頃から少なくとも平成２７年８月頃までの間，被控訴人会社のウェブサイトに本件各ゆずの里映像のうちのいずれかを掲載し，平成２２年３月頃，上記ウェブサイトの１か所に本件写真２を掲載して公衆送信した。
(5)貴船神社映像の製作（甲３０，弁論の全趣旨）Ｐ３は，平成２５年８月頃から平成２６年４月頃，本件目録記載二の映像（以下，上記映像に係るデータを媒体に記録したもの〔映画の著作物〕を便宜上「本件貴船神社映像」という。）の素材を撮影した上，これを編集して本件貴船神社映像を作成し，控訴人は，上記映像を記録したＤＶＤを製作した。


(6)Ｐ４さん映像の製作（甲３１，弁論の全趣旨）被控訴人会社は，平成２４年９月以降，中国市場への菓子販売を目的として，中国向けウェブサイトに掲載する映像の製作を控訴人に依頼した。Ｐ３は，上記被控訴人会社の依頼に基づき，本件目録記載三の映像（以下，上記映像に係るデータを媒体に記録したもの〔映画の著作物〕を便宜上「本件Ｐ４さん映像」という。）の素材を撮影し，これを編集して本件Ｐ４さん映像を作成し，控訴人は，上記映像を記録したＤＶＤを製作し，被控訴人会社に対し，平成２５年１月２８日ころ，これを納品した。
(7)被控訴人会社によるＰ４さん映像の使用
被控訴人会社は，平成２５年頃，本件Ｐ４さん映像を，中国市場への菓子販売の目的で，被控訴人会社のウェブサイトに掲載して公衆送信した。
３争点
(1)本件各ゆずの里映像等について
ア   著作権の帰属（争点１）
イ   著作権の譲渡の有無（争点２）
ウ   使用許諾の有無（争点３）
(2)本件貴船神社映像について
複製，使用の有無（争点４）
(3)本件Ｐ４さん映像について
ア   複製，使用の有無（争点５）
イ   著作権の譲渡の有無（争点６）
ウ   使用許諾の有無（争点７）
(4)控訴人に生じた損害の額（争点８）
４争点に関する当事者の主張
(1)争点１（本件各ゆずの里映像の著作権の帰属）について
【控訴人の主張】
控訴人は，本件各ゆずの里映像等を製作し，その著作権を原始的に取得した。
【被控訴人らの主張】
本件ゆずの里映像等のうち本件各写真を除く本件各ゆずの里映像は，映画の著作物であり，その製作に発意と責任を有する者（著作権法２条１項１０号）は本件組合である。本件組合は，平成２１年７月１５日には活動を開始しており，著作者であるＰ３（控訴人代表者）は，映画製作者たる本件組合に対し，本件各ゆずの里映像のうち，本件目録一の３から９までについて，「製作に参加することを約束して」同映画を製作した。したがって，著作権法２９条１項の適用により，本件各ゆずの里映像のうち上記７編の著作権は，映画製作者たる本件組合に帰属すべきところ，本件組合は法人格を有しないから，各組合員に合有的に帰属することになる。
本件各ゆずの里映像のうち，本件目録一の１及び２の２編の著作権についても，遅くとも平成２１年７月１５日をもって，上記同様に，著作権法２９条１項の適用により，各組合員に合有的に帰属する。
したがって，控訴人は本件各ゆずの里映像について，著作権を有しない。(2)争点２（本件各ゆずの里映像等の著作権の譲渡の有無）について
【被控訴人らの主張】
仮に本件各ゆずの里映像の著作権が控訴人に帰属するとしても，控訴人は，被控訴人Ｐ１に対し，本件各写真を含め，本件各ゆずの里映像等の著作権を譲渡した。
【控訴人の主張】
否認する。控訴人は被控訴人Ｐ１に上記著作権を譲渡していない。ア   控訴人は，被控訴人らからの依頼を受けて，本件各ゆずの里映像等を製作した。
イ   本件各ゆずの里映像等の撮影期間や製作費用を踏まえれば，控訴人が被控訴人らに対して無償で本件各ゆずの里映像等を譲渡するはずはない。(3)争点３（本件各ゆずの里映像の使用許諾の有無）について
【被控訴人らの主張】
仮に本件各ゆずの里映像の著作権が控訴人に帰属するとしても，控訴人は，被控訴人らに対し，本件各写真を含め，本件各ゆずの里映像等の使用を許諾した。
ア   包括的使用許諾
Ｐ３は，平成２１年６月７日，被控訴人Ｐ１に対し，「水尾のゆずの紹介映像を製作したので，無償で提供する。水尾の振興活動に役立ててもらいたい。」旨述べて，本件各ゆずの里映像のいずれかが記録されていたＤＶＤを交付した。
イ   個別的使用許諾
Ｐ３，被控訴人Ｐ１及びＰ２は，平成２１年８月２０日の打合せにおいて，本件各ゆずの里映像等の被控訴人会社の通販サイト及びウェブサイトに掲載することを決定し，その後，Ｐ３は，本件各ゆずの里映像等のデータを被控訴人らに交付した。このことは，同年１０月５日の被控訴人会社の会議の議事録にも記載されている。
【控訴人の主張】
いずれも否認する。
(4)争点４（本件貴船神社映像の複製，使用の有無）について
【控訴人の主張】
被控訴人らは，次のとおり，本件貴船神社映像を複製，使用した。ア   控訴人は，被控訴人らから，被控訴人会社の販売する商品の販売促進を図るためのイメージ映像の製作を依頼されて本件貴船神社映像を製作し，平成２５年１０月２１日，被控訴人Ｐ１に納品した。
イ   被控訴人らは，京都の行政機関や産業界等から助成金や優遇措置を得るための申請やプレゼンテーションにおいて使用したり，営業活動において配布ないし貸出等の方法による販売促進において活用したりする目的で，本件貴船神社映像を複製，使用している。
【被控訴人らの主張】
否認する。被控訴人らは，本件貴船神社映像を複製，使用していない。ア   控訴人は，被控訴人会社からの紹介により，貴船神社及び同神社奉賛会からの依頼を受けて，本件貴船神社映像を製作した。
イ   被控訴人らは，控訴人に対し，本件貴船神社映像の製作を依頼したことも控訴人から納品を受けたこともない。
(5)争点５（本件Ｐ４さん映像の複製，使用の有無）について
【控訴人の主張】
被控訴人らは，本件Ｐ４さん映像を，被控訴人会社のウェブサイトに掲載する以外にも，販売促進活動におけるプレゼンテーションで上映し，ＤＶＤにして頒布ないし貸出すなどの行為を行って，これを複製，使用している。
【被控訴人らの主張】
否認する。被控訴人らは，本件Ｐ４さん映像を，被控訴人会社のウェブサイトに掲載する以外には，複製したことも使用したこともない。(6)争点６（本件Ｐ４さん映像の著作権の譲渡の有無）について
【被控訴人らの主張】
控訴人は，次のとおり，被控訴人会社に対し，本件Ｐ４さん映像の著作権を譲渡した。


ア   被控訴人会社は，平成２４年度京都企業中国市場開拓支援事業補助金の交付決定通知を受けたことから，中国での取引を行うことになった。イ   そこで，被控訴人会社は，中国向けウェブサイトに掲載する映像として本件Ｐ４さん映像の製作を控訴人に委託し，平成２４年１２月２０日に上記映像製作委託料として１８万円の請求を受け，同月２８日に同額を控訴人に支払い，平成２５年１月２８日に納品を受けた。
【控訴人の主張】
否認する。控訴人は，被控訴人会社に対し，本件Ｐ４さん映像の著作権を譲渡していない。
ア   控訴人が，被控訴人会社から，１８万円の支払を受けたことは認める。イ   しかし，上記支払は，本件Ｐ４さん映像の著作権の対価ではなく，映像製作の報酬でもない。
(7)争点７（本件Ｐ４さん映像の使用許諾の有無）について
【被控訴人らの主張】
上記(6)【被控訴人らの主張】ア，イの事実に照らすと，控訴人は，被控訴人Ｐ１に対し，本件Ｐ４さん映像を使用することを許諾したといえる。
【控訴人の主張】
否認する。
(8)争点８（控訴人に生じた損害の額）について
【控訴人の主張】
控訴人は，被控訴人らの前記各著作権侵害行為により，本件各著作物の製作原価，すなわち，本件各ゆずの里映像等については１２１３万９２００円，本件貴船神社映像については８９万６４００円及び本件Ｐ４さん映像については１０３万１４００円の損害を受けた。
また，被控訴人らは，平成２２年５月から本件各著作物の利用を停止するまでの間，月２０万円の利益を得ている。
【被控訴人らの主張】
否認ないし争う。
本件各著作物の製作原価が損害となる理由がない上，原告が製作原価の根拠としている請求書は，明らかに過大であり，全く根拠のないものである。
第３当裁判所の判断
１認定事実
前提事実，証拠（後掲のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)被控訴人Ｐ１が取り組んでいた活動等
ア   被控訴人Ｐ１は，平成６年，中小企業の経営者の交流会である京都中小企業家同友会右京支部に入会し，平成１６年頃から，過疎化が進む京都市右京区嵯峨水尾地域（以下，単に「水尾」ともいう。）の振興活動に取り組んでいた。具体的には，水尾の柚子を用いた菓子の製造・販売を通じて，水尾のＰＲをしようと考え，平成１９年の年末から，被控訴人会社において，商品開発に着手し，その後，原材料の加工，包装やチラシのデザイン等を業者に発注するなどした。（乙３７，弁論の全趣旨）イ   被控訴人会社は，平成２０年に，被控訴人会社の創業１００周年記念パーティーを開催した。被控訴人Ｐ１は，その際に上映する映像の製作を業者（控訴人とは別業者）に依頼した関係で，担当者であったＰ３（現在の控訴人代表者）と知り合い，その後，頻繁に会うようになった。（甲７１，乙３７）
ウ   被控訴人Ｐ１が，Ｐ３に水尾の振興活動について話したところ，Ｐ３は，これに興味を持った。これにＰ２が加わり，それぞれが得意分野を持ち寄って，水尾の振興活動に係る事業を進めていくということになった。
（証人Ｐ２２頁，弁論の全趣旨）
(2)本件組合の成立に至る経緯（事業の準備）
ア   Ｐ３は，水尾のイメージ映像を製作することを想定し，水尾の歴史等の情報をインターネット等で調査し，映像作成のための準備を行い，平成２１年４月，ブランドコンセプト案及びネーミング案を被控訴人Ｐ１に提出した。そして，同年５月から，水尾のビデオ撮影が行われ，控訴人は，同月２６日までに，水尾の風景等を撮影したＤＶＤを被控訴人Ｐ１に交付した。（甲７１）
イ   控訴人は，平成２１年５月３０日付け納品書（水尾のゆず姫パッケージデザイン５種一式   ２８万円，水尾柚子の里ＰＶプロモーションＤＶＤ取材，編集一式   ２０万円，特別値引４０００円，合計４７万６０００円と記載されたもの）及び同日付け請求書（税込合計金額４９万９８００円などと記載されたもの）を作成し，被控訴人会社に送付した。（甲３）これに対し，被控訴人会社は，平成２１年７月１日，４９万９８００円を控訴人に支払った。（甲５６）
ウ   被控訴人Ｐ１，Ｐ３及びＰ２は，どのような形で事業を行うかについて協議した結果，有限責任事業組合を設立することとした。そして，水尾の振興活動では，名産品である柚子を対外的にアピールすることに重点を置くこととし，「ゆず姫」という名称を使用することとなった。（弁論の全趣旨）
(3)本件組合の成立等
ア   被控訴人Ｐ１，Ｐ３及びＰ２は，それぞれ２０万円を出資して，本件組合契約を締結し，平成２１年８月６日に本件組合が成立した。（前提事実(2)）
本件組合の事業は，水尾の産品を利活用した加工食品の製造販売等である。また，本件組合契約には，本件組合の事業に関連して発生した費用は，第三者がこれを負担すべきものを除き，組合財産より支払われるものとし，組合員の固有財産より支払うことはできないとの定め（第１９条）がある。
（甲３６，７３）
イ   事業の具体的な内容としては，被控訴人会社が水尾の材料を加工した菓子を製造し，これを本件組合が購入し，第三者に販売するということが念頭に置かれていた。（証人Ｐ２１７頁）
(4)本件組合のウェブサイトの製作等（本件各ゆずの里映像等の使用）ア   事業を展開するに当たり，広報活動用に名刺を作成することが決まり，本件組合のウェブサイトを製作して水尾の映像を閲覧できるようにし，そのＵＲＬを名刺に記載することになった。
イ   しかし，本件組合には，レンタルサーバー料や独自ドメインの取得料金を支払って，自前のウェブサイトを製作するような資金はなかった。そこで，被控訴人会社は，水尾の映像を閲覧するためのウェブページを，被控訴人会社のウェブサイトと同一ドメインの下層ページに，無償で製作した。そして，このＵＲＬを名刺に記載した。（乙１２，１３）ウ   上記の経緯の中で，被控訴人らは，平成２１年８月頃，水尾の映像（本件各ゆずの里映像のうちいずれか）を，被控訴人会社の上記ウェブサイトに掲載して公衆送信した。（前提事実(4)）


エ   被控訴人らは，平成２１年８月頃，通販サイト（楽天市場内の「京都お菓子の部屋」）の，被控訴人会社の柚子製品を取り扱うページにも水尾の映像と静止画像（本件写真１）を掲載して公衆送信した。（前提事実(4)）オ   被控訴人らは，京都府の企業認証制度である「知恵の経営」に応募し，京都府宛てに提出する「知恵の経営報告書２０１０」を作成し，これを被控訴人会社のウェブサイトに掲載して公衆送信したが，その中に，水尾の静止画像（本件写真２を含む。）が含まれていた。（甲１５，３７，３８，４５）
(5)その後の状況等
ア   平成２１年１０月５日，被控訴人会社の第５回企画会議が開催された。同会議上，ゆず姫シリーズについて，Ｐ３が，ホームページ用映像が記録されたＤＶＤ（本件各ゆずの里映像のうち第５版）及び商品画像データを被控訴人らに交付した旨が報告された。（乙２１，控訴人代表者２６，２７頁）
イ   控訴人は，上記ＤＶＤに修正を重ねるなどし，第９版（本件目録一の９の映像が記録されたＤＶＤ）までを平成２２年５月１１日までに被控訴人らに交付した。（甲７２，弁論の全趣旨）
ウ   Ｐ３は，遅くとも平成２３年１月２６日には，本件各ゆずの里映像等の一部が通販サイトにも掲載されていることを確認した。（甲４，控訴人代表者１７頁）
エ   控訴人は，本件ゆずの里映像に関して，平成２８年２月４日付けの請求書２通（合計金額６８４万７２００円のものと，合計金額５２９万２０００円のもの。）を被控訴人会社に送付した。（甲３２，３３）なお，控訴人は，それまで，被控訴人らに対し，本件ゆずの里映像に関して，費用ないし報酬等の請求をしたことはなかった。（弁論の全趣旨）(6)本件各ゆずの里映像を記録したＤＶＤの内容ア   本件目録記載一の１から４までを記録したＤＶＤについていずれも「ゆず姫有限責任事業組合」の記載はなく，本件目録記載一の１（以下，「初版」ともいい，順次，第２版から第９版という。）については，柚子の映像がつぼみの状態のもので，第２版については，柚子の映像が開花したものである。第３版及び第４版については，第２版の映像を修正したものである。（甲２１～２４）
イ   本件目録記載一の５を記録したＤＶＤについて第５版の映像の内容は，第２版を基本としたものであるが，映像の冒頭とＤＶＤの表面に「ゆず姫有限責任事業組合」との記載がある。（甲２５）ウ   本件目録記載一の６から８までを記録したＤＶＤについて第６版の映像は，前編（つぼみから開花まで）と後編（結実から収穫まで）とに分かれ，映像の冒頭とＤＶＤの表面に「ゆず姫有限責任事業組合」との記載がある。（甲２６～２８）
さらに，第７版のＤＶＤの表面には「ゆず姫有限責任事業組合」との記載の前に「製作著作」との記載があり，映像は，前編と後編が連続して再生される。（甲２７）
第８版の映像の冒頭には，ゆず姫のアニメーションが入る。また，ＤＶＤの表面には「ゆず姫有限責任事業組合ロゴアニメ入り」との記載がある。（甲２８）
エ   本件目録記載一の９を記録したＤＶＤについて第９版の映像は，それまでの版の映像にはなかった季節の水尾の情景（雪の降る冬景色から春のつぼみまで）を撮影したものである。また，ＤＶＤの表面には「ゆず姫有限責任事業組合ロゴアニメ入り」との記載がある。（甲２９）
(7)本件貴船神社映像について
ア   本件貴船神社映像の製作（甲３０，弁論の全趣旨）被控訴人会社は，貴船神社の奉賛会に加盟していたが，広報のため，同神社のＰＲ映像を製作することが提案され，被控訴人Ｐ１は，控訴人に対し，上記ＰＲ映像の製作の企画を紹介したところ，控訴人が，「水の神を祀る・貴船神社」を題材に，貴船神社のイメージ映像を製作することとなった。
Ｐ３は，平成２５年８月頃から平成２６年４月頃，本件貴船神社映像を作成し，控訴人は，上記映像を記録したＤＶＤを製作した。
イ   本件貴船神社映像を記録したＤＶＤの試写
控訴人は，上記アのＤＶＤを被控訴人らに交付し，平成２６年４月頃，貴船神社奉賛会において試写（上映）された。
なお，本件貴船神社映像を記録したＤＶＤ（甲３０）の表面には「株式会社たにぐち」の記載があるが，映像の中には「貴布禰総本宮貴船神社」とのタイトルのみが表示されており，誰のために上記映像を作成したのか必ずしも明らかとはいえない。
ウ   控訴人は，平成２８年２月４日（前記(5)エの請求書作成日と同じ日）になって，同日付け請求書（貴船神社映像制作一式プロモーション１編合計金額８９万６４００円（税込み）と記載されたもの。）を作成し，これを被控訴人Ｐ１に送付した。（甲３４）
なお，控訴人が，それまで，被控訴人らに対し，上記映像に関して，費用ないし報酬等の請求をしたことはなかったし，その後，これが支払われた事実もない。（弁論の全趣旨）
(8)本件Ｐ４さん映像について
ア   被控訴人会社は，平成２４年８月３１日付けで平成２４年度京都企業中国市場開拓支援事業補助金交付決定通知書の送付を受けた。被控訴人会社は，その後，有限会社セブンズに対して，中国向けウェブサイトの製作を依頼するとともに，控訴人に対し，上記ウェブサイトで使用する映像として，本件Ｐ４さん映像の製作を依頼した。（乙２，３，１０の１・２，被控訴人Ｐ１本人，弁論の全趣旨）
イ   Ｐ３は，被控訴人会社の依頼に基づき，本件Ｐ４さん映像の素材となる映像を撮影し，これを編集して本件Ｐ４さん映像を作成し，控訴人は，上記映像を記録したＤＶＤを製作し，平成２５年１月２８日ころ，被控訴人らに対し，これを納品した。（前提事実(6)，甲３１，５２，７２，乙６。なお，完成版の日付は同年２月１５日）


ウ   被控訴人会社は，平成２４年１２月２０日，控訴人から，中国用ホームページ映像（本件Ｐ４さん映像）の製作一式として１８万円の請求を受け，同月２８日，控訴人に対し，上記金額を支払った。（乙４～７，被控訴人Ｐ１本人，弁論の全趣旨）
２争点１（本件各ゆずの里映像の著作権の帰属）について前記１（以下「認定事実」という。）(2)，(3)，(6)のとおり，被控訴人Ｐ１，Ｐ３及びＰ２は，それぞれの得意分野を持ち寄り，水尾の振興活動に係る事業を進めていくこととし，本件組合を成立させ，本件組合は，その事業活動の広報等のため，本件ゆずの里映像を製作することを企画し，これをＰ３に依頼した。そして，本件各ゆずの里映像を記録したＤＶＤは，いずれもその内容から映画であると認められるところ，そのうち，第５版以降には，本件組合の名称がＤＶＤの表面及び記録された映像に表示されており，また，第７版には「製作著作ゆず姫有限責任事業組合」と記載されている。これによると，本件各ゆずの里映像のうち，本件各ゆずの里映像の第５版以降は，本件組合が企画し，その責任をもって製作したものであって，Ｐ３は，その著作者として，その製作に参加したものということができる。したがって，本件各ゆずの里映像のうち第５版以降に係る著作権については，本件組合の組合員に合有的に帰属するというべきである。また，第１版から第４版の内容からすると（認定事実(6)），これらの映像は，将来，本件組合による活動に活用するためのビデオを製作するための習作的なものであったことが認められ，上述したとおり，本件組合が成立し，第５版以降の本件各ゆずの里映像の著作権が本件組合の組合員に合有的に帰属することを考えると，第１版から第４版にかかる著作権は，本件組合成立前は，製作者であるＰ３あるいは控訴人に帰属していたとしても，本件組合成立後，第５版以降のものと同様に取り扱われることが想定されていたと考えられる。そうすると，第１版から第４版にかかる著作権についても，本件組合の成立に従い，組合員に合有的に帰属するよう了解されていたものと認めるのが相当である。
３争点２（本件各ゆずの里映像等の著作権の譲渡の有無）について被控訴人らは，仮に，本件各ゆずの里映像に関する著作権が控訴人に帰属するとしても，控訴人が，被控訴人Ｐ１に対し，本件各写真を含め，本件各ゆずの里映像等の著作権を譲渡したと主張する。
しかし，何らの対価を得ることもなく，控訴人が本件各ゆずの里映像等の著作権を他に譲渡するとは考えられず，これを認めるに足りる証拠もない。４争点３（本件各ゆずの里映像等の使用許諾の有無）について
(1)はじめに
前記２のとおり，本件各ゆずの里映像にかかる著作権は本件組合の組合員に合有的に帰属することが認められる。しかし，仮に，これらが控訴人に帰属するとしても，以下に述べる理由により，控訴人は，被控訴人らに対し，本件ゆずの里映像等の使用を許諾したと認めるのが相当である。(2)被控訴人会社による本件各ゆずの里映像の使用態様認定事実(4)ウからオまでのとおり，被控訴人らは，本件各ゆずの里映像等を被控訴人会社のウェブサイトや通販サイトなどに掲載し，これらを公衆送信した。
なお，通販サイトでは，ゆず姫のロゴが大きく掲載され，その下に「『水尾のゆず姫』は，ゆず姫ＬＬＰのイメージキャラクターです。」との説明が記載されており，その左横に本件写真１の静止画像が掲載され，これらの下に本件各ゆずの里映像のいずれかの映像が動画で掲載されていたが，その後，上記動画は削除された（甲４，５）。
(3)本件各ゆずの里映像等の使用許諾の推定
前述したとおり，本件組合の事業は，水尾の振興活動を主たる目的とするもので，本件組合の組合員である被控訴人Ｐ１，Ｐ３及びＰ２において，それぞれ，得意分野を持ち寄って業務を行うことが予定されており，具体的には，水尾の産品（柚子）を利活用した加工食品（菓子）の製造販売等が予定されていた（認定事実(1)ア，ウ）。また，本件各ゆずの里映像が記録されたＤＶＤのうち第５版以降には，本件組合の名称が記載されており，第７版には「   製作著作    ゆず姫   有限責   任事業組   合」と   記載され   ている（認定事実(6)）。しかし，本件組合のウェブサイトを独自に製作することができず，被控訴人会社のウェブサイトと同一ドメインの下層ページを使用することになった（認定事実(4)）。
以上によると，控訴人及び被控訴人らの間では，本件各ゆずの里映像等が，被控訴人会社のウェブサイト上に掲載されることは，当然の前提として認識されていたと認めることができる。
それだけでなく，Ｐ３は，平成２１年１０月５日に開催された被控訴人会社の企画会議において，ゆず姫シリーズの商品についての販売促進のため，ホームページ用ＤＶＤ（本件各ゆずの里映像のうち第５版）及び商品画像データを被控訴人らに交付しており（認定事実(5)ア），Ｐ３は，本件組合と被控訴人らが一心同体であると認識していたとも供述している（控訴人代表者１７丁）。
控訴人は，平成２１年７月１日に，被控訴人会社から，水尾柚子の里ＰＶ（本件ゆずの里映像）の取材，編集一式２０万円を含む，４９万９８００円の支払を受け（認定事実(2)イ），その後，通販サイトにおいて，本件ゆずの里映像が掲載されているのを確認したものの，平成２８年２月に請求書（甲３２，３３）を被控訴人会社に送付するまでの間，被控訴人会社に対し，本件ゆずの里映像等について，費用や報酬の請求をしていない（認定事実(5)エ）。
上記各事実に照らすと，控訴人と被控訴人らとの間では，被控訴人らが，本件各ゆずの里映像等を前記(2)のとおり，通販サイトを含めて使用することが当然予定されており，控訴人は，前記(2)の使用を許諾していたことが認められ，これを覆すに足りる証拠はない。
(4)まとめ
したがって，本件各ゆずの里映像等に係る著作権が控訴人に帰属するとしても，被控訴人らが，控訴人の上記著作権を侵害したということはできない。５争点４（本件貴船神社映像の複製，使用の有無）について認定事実(7)のとおり，Ｐ３が本件貴船神社映像を製作し，控訴人が，上記映像を記録したＤＶＤを製作したこと（前提事実(5)），控訴人は，上記ＤＶＤを被控訴人らに交付し，貴船神社奉賛会において試写されたことが認められる。


平成２６年９月２５日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０００８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年８月５日
判            決
原             告      株式会   社ベッ   クス
訴訟代理人弁護士     大谷明   弘
同                          佐々木   友   紀同                          棚田章   弘訴訟代理人弁理士      森      田    憲    一同                          山    口    健次    郎同                         長     山     弘     典被                告      ネッパ   ジーン   株式会   社訴訟代理人弁護士     中      所    昌    司訴訟代理人弁理士     田      邉    陽    一
主               文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１２－８０００５１号事件について平成２５年１２月３日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
被告は，平成２２年１月２２日に出願され，平成２３年４月１日に設定登録された，発明の名称を「エレクトロポレーション法による外来遺伝子導入法」とする特許第４７１３６７１号（請求項の数６。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
原告は，平成２４年４月６日，特許庁に対し，本件特許の全ての請求項について無効にすることを求めて審判の請求（無効２０１２－８０００５１号事件）をしたところ，被告は，平成２５年８月１日，特許請求の範囲の訂正（以下「本件訂正」という。本件訂正により請求項４ないし６は削除され，請求項の数は３となった。）を請求した。
特許庁は，平成２５年１２月３日，「本件訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同年１２月１２日，原告に送達した。
２特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の請求項１ないし３に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲１８。以下，各請求項に係る発明を請求項１ないし３に応じて「本件発明１」ないし「本件発明３」といい，これらを併せて「本件発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。
「【請求項１】
エレクトロポレーション法により，哺乳類細胞に外来遺伝子を導入するにあたり，；２ｍｍギャップ又は４ｍｍギャップのキュベット電極を用いると共に，；哺乳類細胞としてヒト子宮頸癌細胞を用い；前記哺乳類細胞および前記外来遺伝子を含有する溶液を調製し，；前記溶液中に懸濁している前記哺乳類細胞に，５００～７５０Ｖ／ｃｍの電場強度の第１電気パルスを，熱量強度の合計が１．３９～３．２１Ｊ／１００μＬになるように与えた後，７５～１２５Ｖ／ｃｍの電場強度の第２電気パルスを，１パルス当たりの熱量強度が０．３１～０．６８Ｊ／１００μＬになるように３回以上与えることを特徴とする，エレクトロポレーション法による外来遺伝子導入法。
【請求項２】
前記第２電気パルスを１０回以上与える，請求項１に記載の外来遺伝子導入法。
【請求項３】
前記第１電気パルスを与えた後，１００ｍ秒未満の間に，前記第２電気パルスを与える，請求項１又は２のいずれかに記載の外来遺伝子導入法。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり，特許法１３４条の２第９項において読み替えて準用する同法１２６条５項及び６項の規定に適合するから認める，無効理由については，①甲１号証添付の①ないし⑪の各文書（以下，併せて「甲１添付文書」という。）に記載された内容が公知であるとは認められず，仮に認められても同文書により本件発明が新規性を欠如するとはいえない，②「アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー，セル・フィジオロジー」米国，２００７年，第２９４巻，ｐ．C５３５－C５４２（甲２。以下「甲２文献」という。）記載の事項により本件発明が新規性を欠如するとはいえない，③本件発明は，甲１添付文書又は甲２文献から容易に発明をすることができたとも，これらの文献に米国特許第７２４５９６３号明細書（甲５。以下「甲５文献」という。）の記載を適用して容易に発明をすることができたともいえない，④本件発明は，いわゆるサポート要件を満足するものである，⑤本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を満足するものである，⑥本件発明は，Traffic2007,8p1304-1312（甲３。以下「引用文献１」という。）に記載された発明に，甲５文献，特表２００８－５０９６５３公報（甲３８）又はJ.Phys.Chem.B2003,107,   p3862-3870（甲３９）に記載された発明を適用して容易に発明をすることができたともいえない，というものである。
第３取消事由に関する原告の主張
１取消事由１（甲１添付文書又は甲２文献に基づく進歩性判断の誤り）
(1)甲１添付文書の公知性について


甲１添付文書は，その作成者であるＡが宣誓書（甲８，６０）で宣誓したとおり，独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）と原告との間で平成１７年１０月１日から平成２１年３月３１日に行われた共同研究「高効率遺伝子導入システムの開発」の成果を，平成２２年１２月１１日開催の第３１回日本分子生物学会・第８１回日本生化学会大会合同大会のポスター発表会場である神戸ポートピアホテルにおいて発表したポスターの写しである。Ａは，産総研側の研究代表者であるＢの監督指導下で研究を行った者であり，本件審判事件に利害関係を有している者ではないから，Ａの宣誓書は信用できるというべきであり，甲１添付文書記載の発明は，公然知られ得る状態にあったのであるから，公知である。(2)本件発明で規定された条件や細胞を特定することの容易想到性についてア本件発明は，第１電気パルス及び３回以上の第２電気パルスを哺乳類細胞に与えることを特徴とするものであるが，動物細胞に外来遺伝子を導入するエレクトロポレーション法において，強い第１電気パルスと複数回の弱い第２電気パルスとを連続して与えることは，本件出願前から広く行われていた（甲１，２，４，６）。イ本件発明で規定する「電場強度」は，電圧及び電極のギャップから，「熱量強度」は，電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップから，それぞれ計算により一義的に決定されるものである。そして，甲１添付文書には，電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップが，甲２文献には，電圧，パルス時間及びバッファーが，引用文献１においては，電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップが，２００６年の「InternationalJournalofPharmaceutics」中の論文（甲４。以下「甲４文献」という。）においては，電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップが，それぞれ記載されていることからみて，電場強度及び熱量強度の計算に用いられる上記各パラメータは，強い第１電気パルスと複数回の弱い第２電気パルスとを連続して与えるエレクトロポレーション法において，従来から検討されてきたものであるといえる。したがって，本件発明で規定する「電場強度」及び「熱量強度」は，いずれも従来からエレクトロポレーション法において制御されてきたパラメータの単なる言い換えにすぎない。
ウなお，甲１添付文書及び甲２文献記載の事項の対象となる細胞は，本件発明の対象である「ヒト子宮頸癌細胞」とは異なるが，「ヒト子宮頸癌細胞」は，本件出願前からエレクトロポレーション法において最も普通に用いられていた細胞であり（甲４０～５９），異なる細胞毎に細胞の種類に応じたエレクトロポレーションの条件（電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー，電極ギャップの条件）を検討することは技術常識である。
また，本件発明は「２ｍｍギャップ又は４ｍｍギャップのキュベット電極を用いる」が，これらはエレクトロポレーションで通常使用されるキュベットを選択したものであり，何ら困難性は認められない。
エしたがって，本件発明に規定された条件や細胞を特定することは甲１添付文書及び甲２文献に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。(3)本件発明で規定された具体的条件によって奏される効果について審決は，本件発明１において生存率と導入効率の両方が高いという格別顕著な効果は奏されると認めたが，以下のとおり，本件発明で規定された具体的条件によっては，生存率と導入効率の両方が高いという格別顕著な効果は奏されない。ア本件明細書には，実施例における生存率の算出方法について，「電気パルス処理後，血清および抗生物質入りのＭＥＭ培地をキュベットに注入してから，液全量（電気パルス処理後の細胞を含む）をスポイトで回収し，血清および抗生物質入りのＭＥＭ培地で満たした培養プレート中に加えて，通常の条件（３７℃，炭酸ガス濃度５％）にて培養し，生存率（式４により算出）を算出した。」（段落【００４０】）「生存率＝電気パルス処理後の生存細胞数／電気パルス処理前の細胞数×１００（式４）」（段落【００４１】）と記載されているが，培養時間についての記載はない。細胞数は培養によって増加するから，（式４）の「電気パルス処理後の生存細胞数」は培養時間が長くなるほど増加するところ，「電気パルス処理前の細胞数」は培養時間の影響を受けないから，（式４）により算出される生存率は，培養時間が長くなるほど大きな値となり，１００％を超えることもある。また，生存率は，下一桁の位まで算出することができるにもかかわらず，実施例のデータの大半は１０％刻みで記載されており，「＞９０（％）」や「６０～７０（％）」の記載もある。
このように客観性の欠如する「生存率」が８０％以上であることを根拠として，本件発明の効果を格別顕著であると評価することはできない。イ仮に，実施例の生存率に客観性があるとしても，４ｍｍギャップキュベットを用いた実施例２０～２３のサンプル１５６等の１２サンプルでは，例えばサンプル１５６の生存率が７０％であるように，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であっても，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上とならない。一方，サンプル１６１は，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲外であっても，８０％以上の生存率及び遺伝子導入効率を示す。したがって，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲であれば生存率と遺伝子導入効率の両方が高いという効果が奏されるわけではない。
ウまた，２ｍｍギャップキュベットを用いた実施例１～１７においても，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であっても生存率又は導入効率が８０％以上とならない場合（サンプル３３等の１４サンプル）や，逆に，本件発明１の範囲外であっても生存率及び導入効率が８０％以上となる場合（サンプル５等の１５サンプル）がある。
エしたがって，本件発明で規定された具体的条件において生存率と導入効率の両方が高いという格別顕著な効果が奏されるとはいえない。(4)以上によれば，本件発明は甲１添付文書又は甲２文献に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであり，この点についての審決の判断には誤りがある。
２取消事由２（甲１添付文書又は甲２文献と甲５文献の組合せに基づく進歩性判断の誤り及び引用文献１と甲５文献等との組合せに基づく進歩性判断の誤り）(1)前記１(2)のとおり，動物細胞に外来遺伝子を導入するエレクトロポレーション法において，強い第１電気パルスと複数回の弱い第２電気パルスとを連続して与えることは，本件出願前から広く行われており，生存率及び遺伝子導入効率の向上のために，電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップの条件を検討することは当業者が従来から行っていた（甲１添付文書，甲２文献，引用文献１）。


そして，甲５文献には，エレクトロポレーション法においては「電場強度」が重要な値であること及び「熱量」と細胞の生存率とが密接に相関していることが記載されており，その計算方法も記載されている。なお，甲５文献には熱量強度についての記載はないが，同じ溶液容量で検討した場合，熱量と熱量強度は同じ値になるものであり，熱量を溶液容量で除して熱量強度で表すことに困難性はない。(2)また，前記１(3)イのとおり，４ｍｍキュベットを用いた実施例２０～２３では，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であっても生存率及び遺伝子導入効率の両方が８０％以上とはなっていない場合や範囲外でも生存率及び遺伝子導入効率の両方が８０％以上となる場合が多数ある。したがって，少なくとも４ｍｍキュベットを用いた場合には，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲であれば生存率及び遺伝子導入効率の両方が８０％以上であるという関係は成り立っておらず，電場強度と熱量強度には，「生存率」と「遺伝子導入効率」を向上するという本件発明の効果に対応した技術的意義がない。したがって，本件発明において特定されたパラメータ範囲は，技術的根拠を欠き，前記１(3)のとおり，本件発明１によって生存率と導入効率の両方が高いという格別顕著な効果が奏されると認めた審決の判断には誤りがある。
(3)以上によれば，甲１添付文書若しくは甲２文献と甲５文献を組み合わせ，又は引用文献１と甲５文献等を組み合わせて，上記各条件を決定し，電場強度と熱量強度を特定することは容易であり，この点に関する審決の判断には誤りがある。３取消事由３（委任省令要件に関する判断の遺脱）(1)審判合議体は，平成２４年１２月６日付職権審理結果通知書において，無効理由の一つとして特許法３６条４項に規定される委任省令要件違反を指摘したにもかかわらず，審決において判断を示さなかった。したがって，審決には手続上の違法が存在する。
(2)仮に，審判合議体が委任省令要件違反の無効理由が存在しないと判断したのであれば，その判断は誤りである。すなわち，前記１(3)のとおり，本件発明１の電場強度及び熱量強度は，４ｍｍギャップキュベットでも２ｍｍギャップキュベットでも顕著な効果を奏さないものであるから，本件発明１で特定されるパラメータを限定することの技術上の意義を，発明の詳細な説明の記載から理解することができない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，特許法３６条４項に規定される委任省令要件を満たしていない。
４取消事由４（サポート要件に関する判断の誤り）審決は，本件訂正により，発明の課題が解決できていないとされる実施例サンプルはいずれも本件発明の範囲外となったとして，サポート要件は満たされる旨判断した。
しかし，実施例２４のサンプル１９３は，本件訂正後の本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，遺伝子導入効率が３９％でしかない。その他にも，前記１(3)イ及びウのとおり，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上ではないサンプルが，４ｍｍキュベット及び２ｍｍキュベットを用いた実施例で合計２６サンプル（サンプル１９３を含む。）存在する。
したがって，本件訂正後もなお，本件発明で特定された電場強度及び熱量強度の範囲は，課題を解決することのできる範囲を超えており，本件発明の作用効果を得ることのできないものであるから，審決の上記判断は誤りである。５取消事由５（実施可能要件に関する判断の誤り）審決は，本件訂正により，細胞の種類やエレクトロポレーションの条件が特定されたことで，実施可能要件が満たされるようになった旨判断した。しかし，前記４のとおり，本件明細書の実施例には，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内においても生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上ではないサンプルが多数含まれているのであるから，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１について実施できる程度に記載されていない。したがって，審決の上記判断は誤りである。
第４取消事由に関する被告の主張
１取消事由１（甲１添付文書又は甲２文献に基づく進歩性判断の誤り）
(1)甲１添付文書の公知性について
甲１の１枚目は，甲１添付文書が，第３１回日本分子生物学会年会・第８１回日本生化学会大会合同大会においてポスター発表されたものであることを証明する旨の記載がある学会事務局の文書であるが，同文書は，甲１添付文書が，発表当日のポスター発表内容と同一であることについての確認作業を行うことなく作成されたものである（甲１１）。また，同発表をした者の中には，原告の従業員が含まれているから，作成者であるＡは原告従業員との共同発表によって業績評価という職業上の利益を得た者であり，利害関係があるし，Ａの宣誓書（甲８，６０）は偽証罪の制裁の下での正式な宣誓でないから，同宣誓書を信用することはできない。仮に，甲１添付文書がポスターとして掲示されたとしても，守秘義務を有さない不特定人に現実に知られたことが主張立証されていないから，同文書記載の発明は公知とはいえない。
(2)甲１添付文書記載の発明（以下「甲１発明」という。）に対する進歩性につ
いて
仮に甲１添付文書記載の事項を主引用発明としたとしても，以下のとおり，本件発明は進歩性を有する。
ア甲１添付文書には，熱量強度又は熱量に着目してエレクトロポレーションの効率を向上させるという技術的思想を示唆する記載はない。したがって，同文書の記載から，エレクトロポレーションの効率と熱量強度の関係を想到し得ない。イ甲１添付文書からは，バッファーの塩濃度及び容量を把握できないから，抵抗値を求めることができず，電気パルスのエネルギー量である熱量を算出することができない。また，バッファー容量が不明であるため，熱量強度を算出するための分母が把握できない。さらに，電気パルスの波形がスクエアーパルスでないため，電圧（Ｖ）×電流（Ａ）×パルス時間（ｓｅｃ）の式から熱量を算出することができない。したがって，甲１添付文書には，本件発明が特定する熱量強度の範囲を想到し得る根拠となる記載がない。
ウ甲１添付文書の対象細胞であるＪｕｒｋａｔ細胞は，ヒト白血病由来Ｔ細胞であり，血液リンパ球由来の浮遊細胞であるが，本件発明の対象細胞であるヒト子宮頸癌細胞は上皮組織由来の接着細胞であって，両者は細胞膜表面の特性や細胞膜に起因する電気パルスに対する性質が異なるから，甲１添付文書の記載事項からヒト子宮頸癌細胞で採用すべき条件は明らかとならない。エ甲１添付文書に記載された実験において，本件発明の第２電気パルスに相当する低電圧パルスは２ｍｍギャップキュベットに対して１０Ｖ，すなわち５０Ｖ／ｃｍの電場強度であって，本件発明の範囲である７５～１２５Ｖ／ｃｍから外れている。


(3)甲２文献記載の発明（以下「甲２発明」という。）に対する進歩性について本件発明は，次のとおり，甲２発明に対しても進歩性を有する。ア甲２文献には，電極の種類も電極間の距離も記載されていないため，電場強度の値を把握することができない。
イ甲２文献には，熱量強度又は熱量に着目してエレクトロポレーションの効率を向上させるという技術的思想を示唆する記載はなく，両者を関係付ける動機づけがない。
ウ甲２文献には，バッファー容量並びにキュベット電極の形状及び材質の記載がないから，「抵抗値」を求めることができず，電気パルスのエネルギー量である「熱量」を算出することができない。また，バッファー容量が不明であるため，熱量強度を算出するための分母が把握できない。したがって，甲２文献には，本件発明の具体的な熱量強度の範囲を想到し得る根拠となる記載がない。エ甲２文献で用いたエレクトロポレーター「ＣＵＹ２１，ＢＥＸ」は，ベックス社キャンペーン特集（甲１５）によれば，Ｉｎｖｉｖｏ（生体内）用エレクトロポレーターであって，本件発明で用いるキュベット電極用ではない。Ｉｎｖｉｖｏ（生体内）用エレクトロポレーターの記載から，単位容積当たりのエネルギー量である「熱量強度」の値を正確に算出し，エレクトロポレーション効率との関係性に着目することには阻害要因があるし，適した電場強度・熱量強度等の条件は全く異なり得る。したがって，甲２文献の記載から，本件発明に係るキュベット電極を用いて懸濁細胞に電気パルスを与える実験条件を想到することはできない。オ甲２文献記載の対象細胞の一つであるヒト角膜実質細胞は，結合組織における細胞外マトリックス中に存在する細胞であり，甲２文献記載のもう一つの対象細胞であるヒト胎児肺線維芽細胞も，肺組織間の結合組織を構成する細胞である。それに対して，本件発明の対象細胞であるヒト子宮頸癌細胞は，上皮組織由来の癌細胞であって，甲２文献が対象とする正常細胞とは，細胞膜表面の特性や細胞膜に起因する電気パルスに対する性質が異なるから，甲２文献からヒト子宮頸癌細胞で採用すべき条件は明らかとはならない。
(4)本件発明で規定された具体的条件によって奏される効果についてア本件発明は，エレクトロポレーションに影響する多数のパラメータの組合せがある中，良好な遺伝子導入を達成できる条件が，「電場強度」と「熱量強度」というわずか二つのパラメータの関係性に帰結できること，特に電圧及び電極間距離以外のすべてのパラメータが「熱量強度」に帰結できることを見い出した点に高い創作性がある。また，他の細胞の電気条件から子宮頸癌細胞に最適な特定条件を予測することは当業者にとっても困難であるから，本件発明は，子宮頸癌細胞という特定の細胞について，生存率及び遺伝子導入効率の両方が高いという格別顕著な効果を奏する電場強度と熱量強度の範囲を特定した点にも高い創作性がある。イ原告は，本件明細書の実施例の生存率の記載は，客観性を欠くから，効果の顕著性を認めることはできない旨主張する。しかし，本件明細書は，それぞれの実施例ごとに実験背景をそろえて同時に実験を行い，実施例ごとでの比較が可能なように結果を記載したものであることは，当業者が理解できることである。生存率算出の際の培養時間が記載されていないのは，当該技術分野の学術論文等においては従来技術として当たり前の実験手順や条件の記載を省略することが慣行であるためであるが，実際には２４時間の培養を行ったものである。また，実施例によって生存率の値の記載の仕方が異なるのは，細胞数の測定方法が異なるからである。目視計測の場合は，有効数字に無理のない表現になるように細かい数値になっていないが，客観性の点で問題になるものではない。ウ原告は，本件発明の効果について，生存率及び遺伝子導入効率の顕著性の基準が８０％であるかのような議論を前提として，４ｍｍギャップキュベットを用いた実施例が本件発明の効果を奏しない旨主張するが，本件明細書には８０％を基準とすることの根拠はないし，異なる条件の実施例の結果を同列に比較することはできないので，そのような基準で作用効果の有無を判断することはできない。これらの点をふまえれば，本件発明の条件を適用することで生存率７０～９０％，遺伝子導入効率６３～９４％が担保されるという実施例の結果は，格別顕著な効果を奏するものというべきである。
原告は，サンプル１６１は第１電気パルスの熱量強度が本件発明の範囲を外れているにもかかわらず，生存率及び遺伝子導入効率がともに８０％を超える旨指摘するが，サンプル１６１は，同じ実施例の中の他のサンプルと比較して相対的に低い値のサンプルであるから，本件発明の条件に関して矛盾はない。エ原告は，２ｍｍギャップキュベットに関しても，４ｍｍギャップキュベットの場合と同様に本件発明の効果を奏しない実施例がある旨主張するが，生存率及び遺伝子導入効率の顕著性の基準は８０％ではないし，異なる条件の結果を同列に比較することはできないので，原告の主張は失当である。(5)以上によれば，本件発明は，甲１添付文書又は甲２文献に記載された事項に基づいて容易に想到し得ないとの審決の判断に誤りはない。２取消事由２（甲１添付文書又は甲２文献と甲５文献の組合せに基づく進歩性判断の誤り，引用文献１と甲５文献等との組合せに基づく進歩性判断の誤り）(1)前記１のとおり，甲１添付文書又は甲２文献からは，本件発明の発明特定事項を想到し得ない。そして，甲５文献からも，以下のとおり，本件発明の発明特定事項を把握することはできず，これを甲１添付文書又は甲２文献と組み合わせる動機付けがなく，かえって阻害要因がある。
ア甲５文献には，電圧パルスの上限での振幅により細胞が熱せされると細胞死が起きる（生存率が低くなる）という当たり前の関係が記載されているにすぎず，細胞の熱量と遺伝子導入効率の関係について把握することはできない。イ甲５文献には，パルスのプロトコールの効率に対する最重要要因は，電極間の電流であって電圧ではない旨記載されている。これに対して，本件発明は，電場強度と熱量強度の両方がエレクトロポレーション効率にとって重要であることを見出したものであるから，甲５文献には，本件発明を想到する阻害要因がある。ウ甲５文献の熱量（Ｗ）に関する記載「Ｗ＝Ｉ２Ｒｔ」は誤りであり，正しくは「Ｗ＝Ｉ２Ｒ」である（甲３）。甲５文献は，単なる特許公報にすぎず，このような基本的事項についても誤りがあるので，その内容について当業者が信頼を置くことはないし，仮に正しい計算式が記載されていたとしても，本件発明に係る熱量強度と遺伝子導入効率の関係を想到することができる記載とはならない。エ甲５文献からは電極の種類を特定することができないから，「電場強度」を求めることができず，甲５文献記載の発明は生体組織内での電気処理を想定したものであるし，対象となる具体的な細胞の種類の記載がないから，懸濁状態の子宮頸癌細胞に適した具体的条件を想到することはできない。


(2)引用文献１と甲５文献等との組合せについても，引用文献１には，熱量強度又は熱量に着目してエレクトロポレーションの効率を向上させるという技術的思想を示唆する記載や，本件発明の熱量強度の具体的範囲を想到する根拠となる記載は一切ないし，甲５文献にも，本件発明の発明特定事項を把握することができる記載がないこと，組み合わせる動機付けがなく，かえって阻害要因があることは，上記(1)のとおりである。また，審決が引用する引用文献３（甲３８），引用文献５（甲３９）にも，「細胞の熱量」と「遺伝子導入効率」との関係について全く把握することができないし，組合せの動機付けはない。
(3)以上によれば，本件発明は，甲１添付文書若しくは甲２文献と甲５文献との組合せ，又は引用文献１と甲５文献等との組合せにより容易に想到し得ないとの審決の判断に誤りはない。
３取消事由３（委任省令要件に関する判断の遺脱）(1)委任省令要件違反は，原告が無効理由として主張していなかった理由であるから，審判合議体に審理判断する義務はなく，審決に手続上の違法はない。(2)また，審決で判断されていない無効理由は，本件訴訟の審理対象ではない。なお，審判合議体の職権審理結果通知書の委任省令要件に係る無効理由は，本件訂正前の請求項１～６に係る発明についてのものである。本件訂正後は，本件発明の構成要件によって格別顕著な効果が奏されることが発明の詳細な説明から十分に理解できるのであるから，本件発明の技術上の意義は発明の詳細な説明から十分に理解できるといえ，本件明細書は委任省令要件を充足する４取消事由４（サポート要件に関する判断の誤り）原告は，生存率及び遺伝子導入効率の顕著性の基準が８０％であるかのような前提の主張をするが，前記１(4)ウ，エのとおり，本件明細書には，そのような基準とすることの根拠はないし，異なる条件の実施例の結果を同列に比較することはできない。また，原告が遺伝子導入効率が３９％であることを指摘するサンプル１９３は，エレクトロポレーション効率のＤＮＡ濃度依存性を検討する実験において，ＤＮＡ濃度を極めて薄くしたサンプルであるから，通常の濃度の場合よりも効率が下がるのは当然である。
本件発明は，本件明細書の実施例２に示された第１電気パルス条件による効果及び実施例３に示された第２電気パルス条件による効果により，サポートされており，サポート要件違反はないとの審決の判断に誤りはない。５取消事由５（実施可能要件に関する判断の誤り）前記４のとおり，実施例に生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上でないサンプルがあることをもって，本件明細書が実施可能要件に違反するということはできず，この点に関する審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく，審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。１取消事由１（甲１添付文書又は甲２文献に基づく進歩性判断の誤り）
(1)甲１添付文書の公知性について
原告は，甲１添付文書が，平成２２年１２月１１日開催の第３１回日本分子生物学会・第８１回日本生化学会大会合同大会のポスター発表会場において研究成果がポスター発表された際のポスターの写し（全１１枚）であると主張し，その旨を述べる研究発表者のＡ作成の宣誓書（甲８，６０）を提出する。しかし，上記研究は，原告と産総研との間で締結された共同研究契約に基づき，産総研に所属するＡのほか，原告の従業員も共同研究者の一員として行われた共同研究であり（甲１，弁論の全趣旨），Ａは原告と利害関係のない第三者とはいえない上，発表者本人であるＡの陳述以外には，上記ポスター発表会場において発表されたポスターの内容が甲１添付文書と同一のものであることを裏付ける客観的証拠は一切提出されていないのであるから（甲１の１枚目の学会事務局作成の文書は，発表当日のポスターの内容が甲１添付文書と同一のものであることを確認することなく作成されたものと認められる。甲１１），上記Ａの宣誓書のみによって原告の主張する事実を認めることはできず，その他これを認めるに足りる証拠はない。したがって，甲１添付文書が，特許法２９条１項３号の公知文献に当たると認めることはできない（なお，仮に甲１添付文献が公知であったとしても，後記のとおり，原告主張の取消事由は認められない。）。
(2)甲２文献を主引用例とする進歩性判断について
ア本件発明について
本件明細書（甲１８，２０）によれば，本件発明の内容は次のとおりのものと認められる。
外来遺伝子導入法には，従来技術として，細胞に高圧の電気パルスを与えることによって，細胞膜にプラスミドなどの外来ＤＮＡが通過できるほどの小孔を一過性に作って，ＤＮＡを細胞に取り込ませる方法である「エレクトロポレーション法」があり，同方法は，他の方法と比較すると高い導入効率を有するなど，総合的な利点を有する方法であった（【０００２】）。しかし，それでも導入効率は低く，また，細胞の種類によっては，著しく低い導入効率しか得られないものも存在し，従来の方法では，遺伝子導入をおこすためには細胞を最低５０％以上ないし２０％以上殺傷する程度以上の電気パルスを与える必要があるが，遺伝子導入効率は生き残った細胞のうちの１～１０％程度ないし１～１５％（最大でも３０％程度）の範囲内であり，電気パルスを大きくすることで遺伝子導入効率を上げることはできるが，それに伴い細胞の生存率が著しく減少するという課題があった（【０００３】）。また，これら従来の装置を用いたエレクトロポレーションでは，専用のエレクトロポレーション用バッファーを併用しなければならず，ランニングコストが膨大にかかるという課題もあった（【０００４】）。


本件発明は，上記各課題を解決するため，生存率及び遺伝子導入効率が極めて顕著に向上し，また，専用のエレクトロポレーション用バッファーを用いないエレクトロポレーション法による外来遺伝子導入法を提供することを目的とするものであり（【０００６】），その手段として，動物細胞に特定の条件で第１電気パルス（強い電気パルス）と第２電気パルス（弱い電気パルス）を連続して与えるというものである（【０００７】）。そして，本件発明１は，その具体的な条件として，遺伝子導入の対象を「ヒト子宮頸癌細胞」とし，エレクトロポレーション装置として「２ｍｍギャップ又は４ｍｍギャップのキュベット電極」を用い，ヒト子宮頸癌細胞をキュベット（容器）内の溶液に懸濁させ，同溶液中の細胞に，①第１電気パルスを，電場強度が５００～７５０Ｖ／ｃｍで，熱量強度の合計が１．３９～３．２１Ｊ／１００μＬになるように与えた後，②第２電気パルスを，電場強度が７５～１２５Ｖ／ｃｍで，１パルス当たりの熱量強度が０．３１～０．６８Ｊ／１００μＬになるように３回以上与えることを特徴とするものである【０００９，請求項１】。また，本件発明２は，第２電気パルスを１０回以上与える以外は本件発明１と同じ内容のもの，本件発明３は，第１電気パルスと第２電気パルスの間を１００ｍ秒未満とするほかは，本件発明１又は本件発明２と同じ内容のものである。本件発明は，生存率及び遺伝子導入効率が大幅に向上し，細胞の培養に用いることができる液体培地をエレクトロポレーション用バッファーとして用いた場合（専用の高価なバッファーを用いない場合）であっても，高い生存率及び遺伝子導入効率で外来遺伝子を導入することを可能とし，ランニングコストの大幅な低減を可能とするという効果を有する（【０００７】，【００１０】）。
イ甲２文献について
(ｱ)甲２文献は，学術論文であり，外来遺伝子を導入する実験に関して，以下の記載がされていることが認められる（甲２）。
「全てのトランスフェクションは，矩形波エレクトロポレーター（ＣＵＹ－２１，ＢＥＸ）を用いて行った。ヒト角膜実質細胞（ケラチノサイト）用には，２５０Ｖ，パルス幅２０ｍｓの１回の矩形波電気パルスを印加し，９８０ｍ秒のインターバルの後に，７Ｖ，パルス幅４００ｍｓのインターバル６００ｍ秒の５回パルスを続けた。ヒト胎児肺繊維芽細胞用には，１８０Ｖ，パルス幅２５ｍｓの１回の矩形波電気パルスを印加し，９７５ｍ秒のインターバルの後に，８Ｖ，パルス幅５２５ｍｓのインターバル４７５ｍ秒の５回パルスを続けた。」
(ｲ)上記認定によれば，上記論文においては，エレクトロポレーション装置として，「矩形波エレクトロポレーター（ＣＵＹ－２１，ＢＥＸ）」を用い，①「ヒト角膜実質細胞」を対象として，第１電気パルスを，２５０Ｖ，パルス幅２０ｍ秒で１回，９８０ｍ秒後に，第２電気パルスを，７Ｖ，パルス幅４００ｍ秒で５回（インターバル６００ｍ秒）与えたこと，②「ヒト胎児肺繊維芽細胞」を対象として，第１電気パルスを，１８０Ｖ，パルス幅２５ｍ秒で１回，９７５ｍ秒後に，第２電気パルスを，８Ｖ，パルス幅５２５ｍ秒で５回（インターバル４７５ｍ秒）で与えたことが開示されている。
ウ甲２文献の記載内容からの本件発明１の容易想到性について上記ア及びイによれば，甲２文献記載の事項と本件発明１は，いずれも，動物細胞に対して外来遺伝子を導入をするに際し，強い第１電気パルスと複数回の弱い第２電気パルスとを連続して与えるという点では一致している。また，本件明細書の示唆するところと異なり，動物細胞に外来遺伝子を導入するエレクトロポレーション法において，強圧の電気パルスを与えるという従来の方法だけでなく，強圧の第１電気パルスと低圧の第２電気パルスとを連続して与えるという方法自体は，本件特許の出願前から広く知られていたものと認められる（甲１の４枚目，甲４，６）。しかし，本件発明は，当該方法において，遺伝子導入効率及び生存率の双方が高くなる効果を有する条件として，高電圧パルス及び低電圧パルスを，「電場強度」及び「熱量強度」の一定の範囲のものとすることを特定しているのに対し，甲２文献の記載は，そのような効果に特段の言及はなく，高電圧パルス及び低電圧パルスの実施条件を，特定の「電圧（Ｖ）」と「パルス幅」の数値で特定しているものである。また，本件発明と甲２文献の記載とでは，対象とする具体的な細胞が異なる上，甲２文献で用いられている「矩形波エレクトロポレーター（ＣＵＹ－２１，ＢＥＸ）」は，生体用（Invivo。電極で生体に直接遺伝子を導入する。）のエレクトロポレーション装置であり（甲１５），本件発明のキュベット電極のように，２ｍｍ又は４ｍｍの電極間隔（ギャップ）で両側に設けた電極に挟まれた容器の中の溶液中に細胞を混濁させて均一に電気パルスを与えるというものとは，印加の方法が異なる。そして，甲２文献には，電気パルスの条件を「電場強度」及び「熱量強度」という二つのパラメータで特定することの記載又は示唆はなく，したがって，このようなパラメータを一定の範囲のものとすることによって遺伝子導入効率及び生存率が向上するという技術思想を想到することの示唆も開示もなく，そのような技術思想に基づき，「キュベット電極」を用いて溶液中の「ヒト子宮頸癌細胞」について好適な低電圧及び高電圧の電気パルスの具体的な条件を想到することを示唆する記載もないのであるから，甲２文献の記載事項から本件発明を想到することが容易であるとは到底認められない。
エ原告の主張について


(ｱ)原告は，本件発明で規定する「電場強度」は電圧及び電極のギャップから，「熱量強度」は電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップから，それぞれ計算により一義的に決定されるものであり，甲２文献等の公知文献においても，これら電圧，パルス時間，溶液容量，バッファーないし電極ギャップ等の数値が記載されていることからみて，電場強度及び熱量強度の計算に用いられる上記各パラメータは，強い第１電気パルスと複数回の弱い第２電気パルスとを連続して与えるエレクトロポレーション法において，従来から検討されてきたものであるといえ，本件発明で規定する「電場強度」及び「熱量強度」は，いずれも従来から制御されてきたパラメータの単なる言換えにすぎないと主張する。しかし，仮に，高電圧パルスと低電圧パルスを連続して与えるエレクトロポレーション法の実施に際し，遺伝子導入効率を高めるために，電圧，パルス時間，溶液容量，バッファー及び電極のギャップという個々のパラメータの数値を調整することが従来から検討されており，甲２文献記載の細胞とは異なる種類の細胞についても，これらの各種パラメータの数値を調整して遺伝子導入効率を高める最適化条件を探すことは設計的事項にすぎないとしても，本件発明は，これら個々のパラメータの数値を調整するのではなく，①電圧と電極ギャップの関係性に着目して，前者を後者で除した「電場強度」（電圧（Ｖ）／電極のギャップ（ｃｍ）。本件明細書の段落【００２５】）と，②電圧，電流，パルス時間の関係性に着目して，それらを乗じて得られる「熱量」に，「溶液容量」で除した「熱量強度」（熱量（Ｊ）／溶液容量（１００μＬ）。本件明細書の段落【００２７】）という二つのパラメータに着目し，これら二つ（第１電気パルスについては，「熱量強度の合計」）を一定の範囲内の数値で組み合わせれば，遺伝子導入効率及び生存率が高いという効果を得られることを見い出し，「ヒト子宮頸癌細胞」に適用した場合の具体的数値を規定したという点で，従来技術とは相違するものである。そして，前記のとおり，①甲２文献においては，キュベット電極が用いられていないから，「電極ギャップ」，「溶液容量」に相当する数値がなく，そもそも「電場強度」や「熱量強度」が算定できないし，②甲４文献（甲４）や引用文献１（甲３）においても，いずれも溶液中に細胞を懸濁させて電気を加えるものではないから，「熱量」を「溶液容量」で除した数値が有する技術的意味が本件発明とは異なるし，「熱量強度」の記載はなく，「熱量強度」に着目することを示唆する記載もない。したがって，本件発明のように「電場強度」や「熱量強度」に相当する数値やその組合せを検討するという技術思想自体が開示又は示唆されているものとは認められない。原告が提出するその他の証拠によっても，「電場強度」や「熱量強度」の数値によって，電気パルスの条件を規定することが本件特許の出願当時の技術常識であったとは認められない（甲４０ないし５９によれば，ヒト子宮頸癌細胞の一種であるＨｅＬａ細胞に対して，従来技術である高電圧パルスのみによるエレクトロポレーションによる遺伝子導入を行うことは周知であったと認められるが，これらは，高電圧パルスと低電圧パルスを連続して与えるエレクトロポレーション法に関するものではなく，「電場強度」や「熱量強度」という数値に着目して電気パルスの条件を規定するものでもない。）。なお，甲１添付文書が公知文献とは認められないことは前記判示のとおりであるが，仮に公知文献に当たるとしても，甲１添付文書に記載されている内容は，エレクトロポレーション装置として，「ＣＵＹ２１Ｖｉｔｒｏ－ＥＸ」で２ｍｍギャップキュベットを用い，「Ｊｕｒｋａｔ細胞（ヒト白血病細胞）」を対象として，遺伝子高導入効率化のために，高電圧の第１電気パルスを２００Ｖ，パルス幅２ｍ秒で１回，５０ｍ秒後に，低電圧の第２電気パルスを１０Ｖ，パルス幅５０ｍ秒で１０回（インターバル５０ｍ秒）等の条件で与えるというものであり（甲１），「電場強度」や「熱量強度」というパラメータの記載はないし，そもそも，熱量強度を算定するために必要な熱量や，熱量を算定するための電流値の記載もないから，甲１添付文書に，「熱量強度」というパラメータに着目するという技術思想が開示又は示唆されているともいえない。
したがって，本件発明の「電場強度」や「熱量強度」が，従前検討されてきたパラメータの単なる言換えであるとの原告の主張は採用することができない。(ｲ)原告は，①本件明細書の実施例における生存率の算定方法には培養時間の記載がなく，電気パルス処理後の生存細胞数は培養時間に左右されるから，生存率が８０％以上であるとの実施例の内容には客観性がないし，②実施例の中には，本件発明の電場強度及び熱量強度の範囲内であっても，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上とならないサンプルや，その範囲外であっても生存率及び遺伝子導入効率が８０％以上となるサンプルがあるから，本件発明によっては，生存率と導入効率の両方が高いという格別顕著な効果は奏されないとも主張する。しかし，前記アのとおり，本件発明は，単にいわゆる数値限定をしたという点に従来技術と比して相違点ないし進歩性があるものではないから，「格別顕著な効果」を有しないとしても，進歩性が否定されるものではない（審決も，格別顕著な効果を認定しているものの，審決書の記載内容からすれば，当該効果を理由として，本件発明が甲２文献から容易想到ではないと判断したものとは解されない。）。したがって，原告の主張は本件発明が容易想到ではないとの上記判断を左右するものではなく，採用することができない。
２取消事由２（甲１添付文書又は甲２文献と甲５文献の組合せに基づく進歩性判断の誤り，引用文献１と甲５文献等との組合せに基づく進歩性判断の誤り）
(1)甲５文献について
ア甲５文献（米国特許第７２４５９６３号公報）には，以下の内容が記載されていることが認められる（甲５，乙２）。


「エレクトロポレーションの方法のよりよい理解のために，いくつかの簡単な方程式を考察することが重要である。電位の違い（電圧）が組織にインプラントされた電極を横切って印加される場合，印加された電圧を電極の間の距離（ｄ）によって除した電場（Ｅ）が発生する。Ｅ＝Ｖ／ｄこの電場強度Ｅは，対象の細胞に薬物又は高分子の伝達のためのエレクトロポレーションのプロトコールを構築する場合に，従来から大変重要な値であった。」（第１カラム４３～５４行）「熱量は電極間の電気抵抗の産物（つまり，抵抗及びリアクタンスの組み合わせであり，そしてオームで測定される），そして電流，電圧，及びパルス時間の産物に比例する。熱量は電流の２乗及びパルス時間（ｔ）として示すことができる。例えば，エレクトロポレーションの間，支持組織において発生した熱量又はパワー（Ｗ，ワット）は，以下の方程式によって表すことができる。Ｗ＝Ｉ２Ｒｔ」（第２カラム１４～２２行目）」
「細胞の死と，短い電圧パルスの上限の振幅が原因である細胞の熱量とには，明
確な相関がある」（第２カラム３８～４１行目）
「さらに、パルスのプロトコールの効率に対する最重要要因は，電極間の電流であって，電極間の電圧ではない。」（第２カラム４３～４６行）イ上記認定によれば，甲５文献には，電場強度（電圧／電極間距離）は，細胞に高分子を伝達するためのエレクトロポレーションの条件を構築する場合に従来から大変重要な値であったこと，熱量（Ｗ）は，電極間の電気抵抗の積で，電流，電圧及びパルス時間の値に比例すること，細胞死と短い電気パルスの上限の振幅が原因である細胞の熱量との間には相関関係があること，最重要要因は，電極間の電流であって，電極間の電圧ではないことが開示されている。したがって，甲５文献には，抽象的に，対象の細胞に高分子（遺伝子も含むと解される。）を伝達するためのエレクトロポレーションの実験手順においては「電場強度」が重要であることや，「細胞の熱量」の高さと細胞の死亡について相関関係があることは開示されているといえるが，「熱量強度」（熱量／溶液容量）についての記載はなく，生存率及び遺伝子導入効率が向上するエレクトロポレーションの条件を，「熱量強度」と「電場強度」の二つの観点からの数値範囲の組合せで特定するという技術思想は，開示も示唆もされていない。
ウそうすると，甲５文献を，「動物細胞に外来遺伝子を導入するエレクトロポレーション法において，強い第１電気パルスと複数回の弱い第２電気パルスとを連続して与える」という技術を開示したものにすぎない甲２文献と組み合わせても，各電気パルスの条件を電場強度及び熱量強度によって特定するという本件発明に相当する構成になるということはできないし，まして，キュベット電極を用いてヒト子宮頸癌細胞に特定の条件で外来遺伝子を導入するとの本件発明を想到することができるとも認められないから（仮に甲１添付文書が公知であるとしても，同様である。），本件発明を想到することが容易であるとは認められない。エまた，原告は，引用文献１と甲５文献等との組合せに基づく進歩性判断の誤り（前記第２の３の審決の無効理由についての判断⑥についての判断誤り）も取消事由の一つとして挙げているところ，その具体的な内容については何ら主張していない。しかし，甲５文献の内容は上記のとおりであり，引用文献１（甲３）も前記１(2)エ(ｱ)のとおり，「熱量強度」というパラメータを開示又は示唆するものではないから，引用文献１と甲５文献を組み合わせても，本件発明に相当する構成となるものではなく，これらの文献から本件発明を想到することが容易であるとは認められない。
(2)原告の主張について
原告は，①甲５文献には，熱量強度についての記載はないが，同じ溶液容量で検討した場合，熱量と熱量強度は同じ値になるものであり，熱量を溶液容量で除して熱量強度で表すことに困難性はない，②また，本件発明において特定された電場強度及び熱量強度の範囲であれば，生存率及び遺伝子導入効率の両方が８０％以上であるという関係は成り立っていないから，生存率と導入効率の両方が高いという格別顕著な効果が奏されると認めた審決の判断には誤りがあると主張する。しかし，甲５文献には，「熱量」を「溶液容量」で除して，「熱量強度」に着目することを動機付ける記載はなく，かかる熱量強度を，電場強度と組み合わせて調整することによって遺伝子導入効率と生存率の双方を向上させることができることを想到することを示唆する記載はないのであるから，原告の主張①を採用することはできない。
また，前記判示のとおり，本件発明は，単にいわゆる数値限定をしたという点に進歩性があるのではなく，格別顕著な効果を有しないとしても，進歩性が否定されるものではないから，原告の主張②は，本件発明が容易想到ではないとの上記判断を左右するものではなく，採用することができない。
３取消事由３（委任省令要件に関する判断の遺脱）(1)原告は，審判合議体が職権により通知した委任省令要件違反の無効理由について，審決において判断を示していないことが判断の遺脱に当たると主張する。この点，審判合議体は，平成２４年１２月６日付けの「職権審理結果通知書」において，被告に対し，「委任省令要件について」との題名の下，本件発明の請求項１に特定されるパラメータに限定する技術上の意義について，発明の詳細な説明の記載からは，十分具体的に理解することができないとして，特許法３６条４項の規定違反による無効理由を通知したこと（甲３１），原告は，その後，請求項１について本件訂正をしたこと，審判合議体は，審決において，「無効理由６（特許法第３６条第４項第１号の規定に基づく記載不備）」との題名の下，本件訂正がされたことにより，細胞やエレクトロポレーションの条件が特定されたものであり，特定された条件によって遺伝子導入ができることは本件明細書に記載されている，との理由により，特許法３６条４項１号の規定に基づく記載不備がない，との判断をしたことが認められる。
そうすると，審決が省令要件違反の点について明示的に判断をしていないとしても，特許法３６条４項１号は，発明の詳細な説明が備えるべき要件として「経済産業省令で定めるところにより，・・・実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」を定めるものであるから，上記特許法３６条４項１号についての審決の判断は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が，同号が委任する経済産業省令の要件を満たすものとなっていることも当然の前提としているものといえる。したがって，審決は，実質的にこの点についての判断をしているものといえるから，委任省令要件違反についての判断がされていないということはできない。(2)原告は，仮に委任省令要件違反が存在しないと判断したのであれば，その判断は誤りであるとも主張するが，後記５のとおり，本件発明の技術上の意義は，発明の詳細な説明の記載から理解することができるから，同判断が誤りであるとはいえない。


(3)したがって，原告の上記取消事由の主張は理由がない。４取消事由４（サポート要件に関する判断の誤り）原告は，実施例２４のサンプル１９３は，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，遺伝子導入効率が３９％でしかなく，その他にも，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上ではないサンプルが，４ｍｍキュベット及び２ｍｍキュベットを用いた実施例で合計２６サンプル（サンプル１９３を含む。）存在することを指摘し，本件発明で特定された電場強度及び熱量強度は，本件発明の作用効果を得ることのできないものであると主張する。
(1)しかし，前記１(2)アのとおり，本件発明は，生存率及び遺伝子導入効率の向上及びランニングコストの低減を解決課題とする発明であり（本件明細書の段落【０００７】，【００１０】），生存率及び遺伝子導入効率を８０％以上とすることを解決課題とする発明ではなく，かえって，本件明細書の段落【００４０】においては，「以下の結果において，Ｈｅｌａ細胞（判決注：実施例において用いられた細胞であり，ヒト子宮頸癌細胞の株化細胞）については，生存率と遺伝子導入効率が両方とも４０％以上の条件は好適であると判定できる。」とも記載されているのであり，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上とならないサンプルが存在することは，本件発明の課題解決や作用効果を否定する理由とはならない。なお，前記１(2)エ(ｲ)のとおり，本件発明の進歩性は，「格別顕著な効果」を有しなくても否定されるものではないから，進歩性を認めるために，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上となることが必要とされるものでもない。また，そもそも，細胞のような生体を対象とする実験においては，具体的な実験環境等によって結果にばらつきが生じることはあり得ることであり，本件のように多数の実験結果がある場合にそれらの全体的な傾向に基づいて効果の評価を行うことはできても，そのうち一部の効果が低かったからといって直ちに発明が作用効果を奏しないということはできない。したがって，原告の上記主張は，その前提において誤っており，採用することができない。(2)原告は，実施例２４のサンプル１９３は，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，遺伝子導入効率が３９％でしかないと指摘する。しかし，同実施例は，遺伝子導入効率及び生存率に好適なＤＮＡ濃度を考察するために，２ｍｍギャップキュベットを用いて，他の条件は同一とし，ＤＮＡ濃度のみを０．０１μｇ／μℓから０．５０μｇ／μℓまでの範囲で段階的に変化させた条件で９サンプルの実験を行ったものであり，サンプル１９３は，そのうちＤＮＡ濃度が０．０１μｇ／μℓともっとも低い濃度のもの（対照とされたサンプル１９２のＤＮＡ濃度はその１０倍の０．１μｇ／μℓ）である（本件明細書の段落【００８９】）。ところで，本件発明においては，ＤＮＡ濃度は発明特定事項とはなっていないところ（請求項１ないし３），発明特定事項以外の実施条件については，当業者が通常採用する条件を予定しているものと解するのが合理的であるから，本件発明の前提とするＤＮＡ濃度についても，当業者が通常採用する程度の濃度と解するのが相当である。そして，上記のとおり，遺伝子導入効率及び生存率に好適なＤＮＡ濃度を検討するために行われた実施例において，０．０１μｇ／μℓは最小値として設定されていることや，ヒト子宮頸癌細胞の一種であるＨｅＬａ細胞に高電圧パルスを与える従来のエレクトロポレーション法においても，０．０１μｇ／μℓという濃度を採用したものは見当たらないこと（甲４０ないし５９）からすれば，ＤＮＡ濃度０．０１μｇ／μℓは，当業者が通常採用する程度の濃度であるとは認められず，同濃度に基づく遺伝子導入効率が低いことをもって，本件発明が課題を解決することができないものであるということはできない。
(3)そして，サンプル１９３以外の原告が指摘するサンプルは，遺伝子導入効率がもっとも低いものでも６３％，生存率がもっとも低いものでも４０％であるが（なお，生存率４０％のサンプルは，実施例１４のサンプル４４及び実施例１５のサンプル５１であるが，これらはいずれも，第１電気パルスと第２電気パルスの間のパルス間隔を５秒から１０分の間で段階的に変化させた実験の実施例において，パルス間隔をもっとも長く１０分とした場合のサンプルであり，１０分という間隔が実験の範囲の上限であり，甲２文献，引用文献１，甲４文献でも両パルスのパルス間隔はｍ秒単位であることからすれば（甲２ないし４），１０分が当業者が通常採用する程度のパルス間隔時間であるとは認められず，これらのサンプルの結果をもって，本件発明が課題を解決することができないものであるということはできない。），これらの数値をもって遺伝子導入効率及び生存率が低いと直ちにいうことはいえず，一方で，本件発明の実施例１ないし５，８，１１，１２，１６，２０，２２などにおいては，本件発明の電場強度及び熱量強度の範囲内のサンプルは，その範囲外のサンプルと比べて相対的に遺伝子導入効率及び生存率が高いことからすれば，本件発明は，高い遺伝子導入効率及び生存率が得られるという効果を有しているということができ，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した発明であるといえる。(4)なお，原告は，本件発明が特定する電場強度及び熱量強度の範囲外のものであっても，遺伝子導入効率及び生存率が８０％以上となるサンプルが存するとも指摘するが（前記第３の１(3)イ，ウ），そのようなサンプルの存在は，本件発明の特定する電場強度及び熱量強度が遺伝子導入効率及び生存率を向上させる効果を有すること自体を否定するものとはいえないから，「（本件）発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を否定する理由とはいえず，サポート要件を満たすとの上記判断を左右するものではない。
また，原告は，本件明細書には，実施例における電気パルス処理後の培養時間が記載されておらず，不明であるから，生存率の記載には客観性がないとも主張する（前記第３の１(3)ア）。