まず，原判決別紙イ号製品目録，ロ号製品目録及びハ号製品目録記載の被告各製品（以下「被控訴人各製品」という。）は，「複写機」であるのに対し，被控訴人各侵害物は，「カッター装置付きテープホルダー」である点で，両者は異なる。
控訴人が「複写機」である被控訴人各製品が本件考案の技術的範囲に属すると主張し続けることは，前訴の既判力の客観的範囲内のものであり，訴権の濫用に当たるが，控訴人は，「カッター装置付きテープホルダー」である被控訴人各侵害物が本件考案の技術的範囲に属すると主張することは，前訴の既判力の客観的範囲外のものであって，訴権の濫用に当たらないというべきである。
次に，控訴人は，本件において，複写機が本件考案の技術的範囲に属するか否かについての判断を求めていないから，控訴人の予備的請求は，前訴の請求及び主張の蒸し返しに当たらず，信義則に反するものではないというべきである。
原判決は，この点に関し，最高裁平成１０年６月１２日第二小法廷判決（民集５２巻４号１１４７頁参照。以下「平成１０年最高裁判決」という。）を引用して，控訴人の予備的請求に係る訴えは，信義則に反し，許されない旨判断しているが，本件においては，被控訴人が前訴の第１審の第１回口頭弁論期日において「請求の減縮に対し…」と陳述したことにより，全部請求（４０６億８９４８万円）を前提として，減縮後の請求にかかる一部請求（１９９万４２００円）について承認（民法１４７条）したという特段の事情があるから，本件については，平成１０年最高裁判決は適用されない。
以上によれば，控訴人の予備的請求に係る訴えは，適法であるというべきであるから，原判決の上記判断は誤りである。
当審における被控訴人の主張
ア控訴人は，従前から，本件実用新案権の侵害を主張し，被控訴人に対し，不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく請求をしてきたが，度重なる過去の判決により，訴訟物が同一であるとの指摘が繰り返された。控訴人は，本件訴訟の原審において，債務不履行に基づく損害賠償請求権を主張したが，債務不履行としての的確な主張はなく，従前同様の不法行為に関する主張をしただけであり，当審の主張もこの点では変わりはない。次に，控訴人は，当審において，イ号侵害物について，原審で主張した「昭和４７年３月から同５６年６月１３日までの間に被控訴人が製造販売した「１６万１１００台」のうち当初の７台で，３７万３８００円」を「昭和４７年３月から同５６年６月１３日までの間に被控訴人が製造販売した「１２万０８２５台」のうち当初の７台で，３７万３８００円」と，ロ号侵害物について，原審で主張した「昭和４７年３月から同５６年６月１３日までの間に被控訴人が製造販売した「９万１１００台」のうち当初の６台で，３２万０４００円」を「昭和４７年３月から同５６年６月１３日までの間に被控訴人が製造販売した「６万８３２５台」のうち当初の６台で，３２万０４００円」と，ハ号侵害物について，原審で主張した「昭和４７年２月から同５６年６月１３日までの間に被控訴人が製造販売した「１０万４７００台」のうち当初の５台で，１３０万円」を「昭和４７年２月から同５６年６月１３日までの間に被控訴人が製造販売した「７万８５２５台」のうち当初の５台で，１３０万円」とそれぞれ変更し，製造販売台数を減少させる主張をしている。
しかしながら，控訴人の原審における主張と当審における主張とでは，製造販売期間，対象（イ号侵害物につき「当初の７台」，ロ号侵害物につき「当初の６台」，ハ号侵害物につき「当初の５台」）及びその金額がいずれも同一であり，当審における主張に係る製造販売台数は原審における主張に係る製造販売台数に包含されるものといえるから，原審及び当審において，請求対象とする侵害物件は，全く同じである。以上によれば，当審において，控訴人が予備的請求であるという債務不履行に基づく損害賠償請求権は，主位的請求である不法行為に基づく損害賠償請求権にほかならないものであり，主位的請求と予備的請求は同一であるというべきである。
そうすると，控訴人が当審で追加した主位的請求に係る訴え及び予備的請求に係る訴えは，前訴の請求に係る訴えと同一であるから，前訴の確定判決の既判力により，いずれも不適法として却下されるべきである。イ仮にイ号侵害物に係る「当初の７台」，ロ号侵害物に係る「当初の６台」，ハ号侵害物に係る「当初の５台」が原審と当審とで異なる部分を指すものであるとしても，金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者が残部請求の訴えを提起することは，原則として許されない旨の平成１０年最高裁判決の趣旨に照らし，控訴人の主位的請求に係る訴えは，信義則に反するものであって，不適法として却下されるべきである。また，控訴人の予備的請求に係る債務不履行に基づく損害賠償請求が不法行為に基づく損害賠償請求と一応異なるものであるとしても，控訴人が債権の発生原因として主張する事実関係が不法行為と全く同一であって，控訴人の予備的請求に係る訴えは，前訴の実質的な蒸し返しというべきであるから，平成１０年最高裁判決の趣旨に照らし，信義則に反するものであって，不適法として却下されるべきである。
第３当裁判所の判断
１主位的請求について
証拠（乙２５の１ないし３）及び弁論の全趣旨によれば，前訴で対象とされた原判決別紙イ号製品目録，ロ号製品目録及びハ号製品目録記載の被控訴人各製品と控訴人主張に係る被控訴人各侵害物とは同一の製品であることが認められる。


平成２５年６月２６日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２４年（ワ）第２９４８８号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月２４日
判                  決
東京都渋谷区＜以下略＞
原                    告          Ｘ
東京都中野区＜以下略＞
被                   告          有限会   社光商   事同訴訟   代理人   弁護士            鈴木    修
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，原告に対し，２８０万円及びこれに対する平成２１年７月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３仮執行宣言
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，原告が営業秘密として管理するコンピュータプログラムにつき，平成２１年７月１７日及び同月１８日に，被告がこれを不正の手段により取得し，かつ，これを使用したことにより，原告に損害を与えたとして，不正競争防止法２条１項４号，５条３項３号に基づき，損害賠償として，２８０万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成２１年７月１８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１前提となる事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。）
(1)当事者
原告は，「Ｘ１」の名称を使用してウエブサイトの制作請負を行っている者であり，被告は，不動産業を主な業務としている特例有限会社である。
(2)原告によるプログラムの制作
原告は，不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開し，不動産物件情報を広告できるようにするためのプログラムを制作した（甲１。以下「本件プログラム」という。）。
(3)原告によるサーバーアドレスの被告への開示
原告は，平成２１年１月１６日，被告の事務所において，被告取締役であるＡ（以下「Ａ」という。）を通じ，被告に対し，本件プログラムが保管管理されているサーバーのアドレス（以下「本件ＵＲＬ」という。）を開示した。本件ＵＲＬを使用することにより，本件プログラムにアクセスすることが可能となる。
(4)請負契約の成立に関する争い
その後，原告と被告との間では，本件プログラムについての制作請負契約が成立したか否かで争いとなり，原告が，その請負代金の支払を求めたのに対し，被告は支払に応じなかった。
(5)原告による通知
原告は，Ａ宛ての平成２１年５月３１日付け「通知書」と題する内容証明郵便において，本件プログラムはＩＤもパスワードも設置していない非公開のものであり，これらを設置しているページの認証を不正にくぐり抜けてアクセスする場合よりも本件ＵＲＬを用いてアクセスすることは悪質であること，同年１月１６日にＡが行った本件プログラムへのアクセスが正当な利用権に基づくものであることを示す証拠を，内容証明郵便到達後７日以内に示すこと，その証拠が原告宛てに送付されない場合には刑事告訴をするとともに，不当利得として１億円の返還を求める訴訟を提起する予定であること，などをＡ宛てに通知した（甲４）。
(6)被告による本件プログラムの閲覧
被告は，平成２１年７月１７日及び同月１８日，本件プログラムのウエブサイトに，本件ＵＲＬを用いてアクセスした（乙１）。
(7)原告による訴訟提起等
原告は，被告に対し，主位的に本件プログラムに関する請負代金の支払を，予備的に，被告による原告作成のウエブサイトに対する不正なアクセスにより被告がウエブサイト制作費等相当額を不当に利得したとして不当利得の返還を求める訴訟を当庁に提起したが（平成２１年(ワ)第１９３０７号請負代金等請求事件），平成２１年１２月２４日言渡しの判決により，原告の請求は棄却された（甲３の１）。これに対し原告が控訴したが（東京高等裁判所平成２２年(ネ)第３３０号請負代金等請求控訴事件），平成２２年５月１３日，控訴棄却の判決がされた（甲３の２）。
また，原告は，被告に対し，本件プログラムの著作物についての著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を当庁に提起したが（平成２４年(ワ)第１５０３４号損害賠償請求事件），平成２４年１１月３０日言渡しの判決により，原告の請求は棄却された（乙１）。
さらに，原告は，被告取締役のＡに対しても，訴訟を提起している（当庁平成２２年(ワ)第１８７１８号，乙３）。
２争点
本件の争点は，被告による不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項４号の不正競争行為の有無及び原告の損害額である。
３争点に関する当事者の主張
(1)原告の主張
ア本件プログラムの概要
本件プログラムは，検索サイトにおいて，検索情報を入力すると，本件プログラムが組み込まれたウエブページが検索結果の上位に表示されるようにするものであり，これにより，不動産業者の集客数を増大させるとともに，ウエブページを使用するユーザーの利便性を高め，不動産業者のデータ入力が効率的に行えるようにしたものである。
イ被告による本件プログラムの不正取得行為及び不正使用行為等原告が被告に対し本件ＵＲＬを開示したのは，本件プログラムは被告から請け負ってこれを制作したところ，被告に対し，本件プログラムを納入するため，その納入方法として，インターネットエクスプローラーで本件プログラムにアクセスするための本件ＵＲＬを被告に教え，これを用いて被告に本件プログラムにアクセスさせ，本件プログラムが表示すべき情報を被告保有のパソコンに表示させた上で，被告に表示された情報を閲覧させるという方法をとったことによる。
しかし，原告が被告に対し，上記のとおり本件プログラムを納入した後，被告から本件プログラムの請負契約の成立を否認されたため，原告は，被告取締役「Ａ」宛て平成２１年５月３１日付け「通知書」と題する内容証明郵便をもって，被告に対し，それ以降，本件プログラムにアクセスすれば，不正アクセスとなる旨を通知した（甲４）。
それにもかかわらず，被告は，同年７月１７日及び同月１８日に，本件プログラムに不正にアクセスした。これにより，被告のパソコンに本件プログラムがダウンロードされ，複製されたものであるから，被告は本件プログラムを不正の手段により取得したものである。そして，被告は，本件プログラムを被告が保有するコンピュータのＣＰＵに演算処理させた後に，その表示すべき情報を見たものであるから，不正取得行為により取得した営業秘密を使用したものといえる。
ウ本件プログラムの営業秘密該当性


本件プログラムには，原告が独自に開発した，検索結果表示画面において当該不動産業者のページを上位に表示させるための技術である「ＳＥＯ対策の技術」や，「顧客満足を高めるページ構成とデザイン」等の新技術が多く含まれており，事業活動に有用な技術上の情報である。そして，本件プログラムは，開発用のサーバーと繋がっているハードディスクに記録されており，本件プログラムにアクセスできるのは原告だけであるから，秘密として管理されている。また，本件プログラムは公然と知られてもいない。
したがって，本件プログラムは不競法２条６項にいう「営業秘密」に該当する。
エまとめ
そうすると，上記記載のとおり，被告が，本件プログラムを不正に取得し，かつこれを使用したことは，不競法２条１項４号に該当し，これにより，原告に本件プログラム使用料相当額である２８０万円の損害を与えたものであるから，同法５条３項３号に基づき，損害賠償として２８０万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成２１年７月１８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)被告の主張
ア前記原告の主張アのうち，本件プログラムは，不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開して不動産物件情報を広告できるようにするためのソフトウエアであることは認め，その余は不知。イ同イは否認する。本件プログラムは，原告が，被告に対し，平成２１年１月１６日に本件プログラム制作の勧誘行為をした際に，原告が被告に提示したことによって，被告に関しては公開されている。営業秘密を使用する行為とは，営業秘密の本来の目的に沿って行われ，当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為を意味するところ，本件プログラムは，不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開して不動産物件情報を広告できるようにするためのソフトウエアなのであるから，被告が不動産取引契約を締結するための勧誘手段として本件プログラムを使用して，その顧客に対して不動産物件情報を公開する営業行為，あるいは知らしめる営業行為をした場合には，その行為は営業秘密を使用したことになる。しかし，原告は，被告が同年７月１７日及び同月１８日に本件プログラムにアクセスしたことしか主張しておらず，これはそもそも不正取得に当たらないばかりか，本件プログラムの不正使用に該当する行為でもない。
ウ同ウは否認する。本件プログラムは営業秘密として管理されていない。エ同エは否認ないし争う。
オ被告の主張その１（秘密管理性の不具備）
本件プログラムが営業秘密として管理されているといえるためには，少なくとも本件プログラムにアクセスできるウエブサイトにおいてＩＤやパスワードを設置してアクセス制御をすることが必要である。ところが，本件プログラムにアクセスできるウエブサイトには，ＩＤもパスワードも設置されていない。
原告は，上記のとおり，平成２１年１月１６日，被告に対し本件プログラムの購入を勧誘するため，被告事務所において，被告の取締役Ａの面前で，被告のコンピュータのブラウザに，本件ウエブサイトのＵＲＬを入力した。その後，被告のコンピュータのブラウザにお気に入り登録をして，被告が本件プログラムにいつでもアクセスすることができるようにした。そこで，被告は，本件プログラムにアクセスできたものである。原告は，上記のとおり被告に対するアクセスをいったん認めたわけであるから，以後，被告の本件プログラムに対するアクセスを許さないようにするためには，ＩＤ，パスワードの設置，プログラムをウエブサーバーの違うアドレスに変更するか，あるいはウエブサーバーのデータを削除して原告のローカルサーバーだけにデータを留め置くなどの措置を講ずるべきであった。しかるに原告は何らの措置も講じていないのであるから，本件プログラムが営業秘密として管理されているとは到底いえない。
カ被告の主張その２（一事不再理効違反）
原告は，本件訴訟において，同一当事者間の訴訟（上記前提となる事実(7)記載の当庁平成２１年(ワ)第１９３０７号請負代金等請求事件及びその控訴審である東京高等裁判所平成２２年(ネ)第３３０号請負代金等請求控訴事件。甲３の１，２。以下，この訴訟を「別件訴訟」という。）の存在を自認しているところ，本件訴訟の内容は，別件訴訟の一事不再理効に違反し，濫訴である。
(3)被告の主張に対する原告の再反論
ア被告の主張その１について
本件プログラムは，その存在すら誰にも知られていないものである。もし本件プログラムにアクセスするためにＩＤやパスワードの入力を要求すると，その旨画面で表示されてしまい，本件プログラムが存在することについてウエブサイト上で公開されてしまう。したがって，本件プログラムについて，アクセス手段である本件ＵＲＬが原告の記憶の中にのみあり，ＩＤとパスワードの入力を求める画面が設定されていないことは，実は，ＩＤとパスワードによるアクセス制限がある場合よりも，本件プログラムに厳重にアクセス制限がなされていることを意味する。よって，本件プログラムについて，秘密管理性の要件を充たす。また，原告は，平成２１年１月１６日，被告に対し，本件プログラムにアクセスするための本件ＵＲＬを教えたが，これは被告との間で本件プログラムの制作を目的とする請負契約が成立したと誤信したからであり，誤信によって本件プログラムにアクセスするための本件ＵＲＬを教えたからといって，本件プログラムの秘密管理性が失われるものではない。そして，上記のように平成２１年１月１６日に原告が被告に対し誤信によりアクセスを許可したからといって，被告が物理的あるいは技術的にアクセスできないようにする必要はなく，その後に原告が被告に対し内容証明郵便をもってその後のアクセスが違法である旨を通知し，被告に予測可能性を与えることで，秘密管理性の要件は充たされるものである。
イ被告の主張その２について
被告は，本件訴訟は別件訴訟の一事不再理効と抵触する旨主張するが，別件訴訟は，原告が被告に対し不当利得の返還等を求めたものであり，不競法違反を理由とした損害賠償を求めたものではないから，別件訴訟の一事不再理効と抵触するものではなく，本件訴訟が濫訴に当たるものでもない。
第３当裁判所の判断


平成２６年９月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１４６８９号使用許諾料請求事件
口頭弁論の終結の日平成２６年８月２８日
判決
名古屋市＜以下略＞
原告     株式会   社学書
同訴訟代理人弁護士     平田米   男
平田伸   男
東京都新宿区＜以下略＞
被告     ライン   ズ株式   会社
同訴訟代理人弁護士     芳永克   彦
内田雅   敏
内藤   隆
主文
１被告は，原告に対し，６３万５２５０円及びこれに対する平成２５年９月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを１１分し，その１０を原告の，その余を被告の各負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，６９８万７７５０円及びこれに対する平成２５年６月８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，原告と被告との間の問題集等の使用許諾契約に基づき，未払使用許諾料の支払を求める事案である。被告は，請求原因事実を全て認め，被告の原告に対する損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張して，原告の請求を争っている。
１前提事実（当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)請求原因に係る前提事実
ア原告は，図書教材の編集，発行，販売等を目的とする株式会社である。被告（旧商号セコムラインズ株式会社）は，コンピュータを手段とする教育及びそれに関連する教育器材の開発，販売，保守などを目的とする株式会社である。
イ原告と被告は，平成１７年１１月９日，以下の約定により，原告が所有する教材を被告の   提供す   る学習   支援コ   ンテン   ツ配信   サービ   ス「ｅライブラリ」において使用させることを内容とする再使用許諾権付き使用許諾契約（以下「本件使用許諾契約」という。）を締結した。
①使用許諾料
被告は，原告に対し，使用許諾料として，公立小中学校１施設あたり月額１６００円（税別）を支払う。なお，私立学校，自治体施設に導入の際の使用許諾料は，原則として学校若しくは施設毎に月額１６００円（税別）とし，必要に応じて導入先の規模を考慮し別途協議する。
②支払期日及び支払方法
原告は被告からの再許諾契約件数実績の報告に基づき，各四半期末日（３月末，６月末，９月末，１２月末）から１か月以内に前３か月間の使用許諾料の総額につき請求書を発行して，これを被告に請求し，被告は請求に基づいて請求月の翌月末までに原告の指定する銀行口座へ請求金額を支払う。
ウ平成２３年７月分から平成２４年１２月分までの教材使用許諾料は，別紙１記載のとおり，合計６５２万３４４０円であるところ，被告は１７万０９４０円しか支払わない。
エ平成２５年４月分から６月分までの教材使用許諾料は，別紙２記載のとおり，合計７３万９６２０円であるところ，被告は１０万４３７０円しか支払わない。
(2)相殺の抗弁に係る前提事実
ア原告と被告は，平成１７年１１月１日，原告が平成１５年度以降の全国公立高等学校入試問題の問題及び解答を編集してＷｏｒｄに入力し，Ｗｏｒｄ及びＰＤＦデータとして納品する業務委託契約（以下「本件契約」という。）を締結した（甲６）。
原告は，被告に対し，本件契約に基づいてデータ（以下「本件納品物」という。）を納品し，被告は，原告に対し，以下のとおり業務委託料合計１０５０万円（消費税込み）を支払った。
平成１５年度から平成１７年度まで３１５万円
平成１８年度             １０５万円
平成１９年度             １０５万円
平成２０年度             １４７万円
平成２１年度             １４７万円
平成２２年度             ２３１万円
イ被告は，平成２３年１０月２０日ころ，株式会社アート工房（以下「アート工房」という。）から，被告の提供する「ｅライブラリ」においてアート工房の製品である「Ｍａｎａｖｉ高校入試問題工房」（以下「本件問題集」という。）の内容が使用されているのではないかとの指摘を受けて，原告に本件納品物の調査を指示したところ，原告は，「製作にあたっては現状，株式会社アート工房様に使用許諾を得ておらず，『Ｍａｎａｖｉ』製品を無断での使用の状況であり，株式会社アート工房様の著作権を侵害する内容であるという事実も判明致しました。」，「株式会社アート工房様から貴社への損害賠償，違約金に関しては弊社と致しましては弾力的に応対思案致します。」などと回答し，本件納品物と本件問題集は一部の解説の相違点を除いてほぼ同一であることを示す比較データを送付した（乙３ないし６，８の１の１ないし８の６の３）。
ウ被告は，平成１５年度分及び平成１７年度分から平成２２年度分までの本件納品物を「ｅライブラリ」において利用することができなくなったと判断し，弁護士に依頼して，アート工房との間で，同期間における本件問題集の利用許諾に関する交渉を重ね，平成２４年９月２６日，電子出版契約を締結し，本件問題集の平成１７年版から平成２２年版までにつき，以下の使用料合計５５５万円（消費税込み５８２万７５００円）を支払う条件で利用許諾を得た（乙９）。
平成１７年版       ５０万円
平成１８年版       ６５万円
平成１９年版       ８０万円
平成２０年版       ９０万円
平成２１年版      １１０万円
平成２２年版      １６０万円
エ被告は，原告の行為についての法的検討，対応に加えて，アート工房との交渉や契約等につき，弁護士の助言を受けて処理し，弁護士に対し，５２万５０００円を支払った（乙１０，１１）。


オ被告は，平成２４年１０月２４日，原告に対し，平成１６年分を除く本件納品物はアート工房の著作権を侵害したものであり，被告はアート工房に対して著作物の利用許諾の対価として５８２万７５００円及び弁護士費用５２万５０００円の合計６３５万２５００円を支払わざるを得なくなったとして，同額の債務不履行に基づく損害賠償債権を自働債権として原告の本件使用許諾契約に基づく同額の教材使用許諾料債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。
カ被告は，平成２５年７月１７日，原告による本訴の提起が訴権を濫用した不法行為に該当し，訴額の１０％に当たる６３万５２５０円がこれと相当因果関係のある弁護士費用であるなどと主張して，同額の不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として原告の本件使用許諾契約に基づく同額の教材使用許諾料債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。
２争点
本件の争点は，被告が相殺の自働債権として主張する，(1)本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債権の成否及び(2)本訴の提起に係る不法行為に基づく損害賠償債権の成否である。
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債権の成否）について
（被告の主張）
本件契約において，解答には解説を付すことも含まれるところ，平成１７年度分から平成２２年度分までの本件納品物は，本件問題集のデッドコピーであることが明らかであり，原告の行為は，アート工房の編集著作権，イラストや解説の著作権を侵害し，不法行為に該当する。そうすると，本件納品物の納品は本件契約の債務の本旨に従った履行とはいえず，原告は債務不履行責任を負う。
そして，被告がアート工房に対して原告同様の責任を負う可能性もないとはいえないのであって，被告は，本件契約の債務不履行により，アート工房との間で本件問題集の利用許諾契約を締結することを余儀なくされたのであり，被告がアート工房に支払った平成１７年版から平成２２年版までの６年分の５８２万７５００円の利用許諾料は，新規発注の平成２４年版の料金が２５２万４５００円であることや原告が受け取った平成１７年度分から平成２２年度分までの本件契約の業務委託料が合計８４０万円であること等に照らして，全額が本件契約の債務不履行と相当因果関係のある損害である。また，被告は，原告に対する法的責任追及の検討作業，アート工房との解決交渉や契約について弁護士に依頼する必要があり，弁護士費用として５２万５０００円を支払わざるを得なかったから，これについても，全額が本件契約の債務不履行と相当因果関係のある損害である。
したがって，被告は，原告に対し，本件契約の債務不履行に基づき，６３５万２５００円の損害賠償債権を有する。
（原告の主張）
本件契約において，解答に解説を付すことは含まれず，解説はサービスで付けただけである。本件契約の本質は仕事の完成を請け負う請負契約であって，全国公立高校入試問題をＷｏｒｄに入力した成果物を完成させて被告に納品すれば債務の本旨に従った履行となり，債務不履行にはならない。本件問題集は全国公立高校入試問題をデータにしたもので，その著作権は各都道府県の教育委員会（国語については物語等の作者）にあり，本件問題集の素材の選択や配列，イラストや解説にはいずれも創作性が認められないから，本件納品物がアート工房の著作権を侵害するとの被告の主張には理由がなく，被告がアート工房に対して支払った利用許諾料相当額は債務不履行に基づく損害には当たらない。また，アート工房との交渉や契約締結については弁護士を依頼する必要性があるとはいえないから，弁護士費用についても相当因果関係があるとは認められない。
(2)争点(2)（本訴の提起に係る不法行為に基づく損害賠償債権の成否）につ
いて
（被告の主張）
相殺の抗弁に理由があることは明らかであり，原告の主張は事実に反するのみならず背信的なものと言わざるを得ないから，原告による本訴の提起は，訴権を濫用した不法行為に該当する。そして，少なくとも訴額の１０％に当たる６３万５２５０円が不法行為と相当因果関係のある弁護士費用となるので，被告は，原告に対し，本訴の提起に係る不法行為に基づき，６３万５２５０円の損害賠償債権を有する。
（原告の主張）
被告は，請求原因事実を全て認めて，相殺の抗弁を主張しているところ，公立高校入試問題の著作権はアート工房になく，また，損害額は被告が一方的に主張しているものであって，債務不履行との相当因果関係等が明らかでないから，本訴の提起が著しく相当性を欠くとは認められず，不法行為に当たるとはいえない。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債権の成否）について
(1)債務不履行の成否について
証拠（甲６，乙４７ないし５２の３）によれば，本件契約は，解答に解説を付すことを含む内容の契約であると認められる。
そして，証拠（乙２６ないし３５の各２，３，乙３６の１ないし乙４６の２）及び弁論の全趣旨によれば，本件納品物は，本件問題集と，レイアウト，活字の大きさ，文字の改行位置など全てが一致し，ごく一部の解説の有無等において相違するほか，大部分が本件問題集のデッドコピーであると認められる。そうすると，原告が全国公立高校入試問題の問題及び解答，解説を編集してデータ化したとはいえず，本件納品物は，債務の本旨に従った履行とはいえない。
そうであるから，原告は，被告に対し，本件契約の債務不履行に基づく損害賠償義務を負う。
(2)損害額について
ア被告は，①被告がアート工房に対して支払った本件問題集の平成１７年版から平成２２年版までの利用許諾料合計５８２万７５００円（税込み），②同契約交渉等に係る弁護士費用５２万５０００円を損害として主張する。イそこで検討するに，①利用許諾料については，本件納品物は本件問題集のデッドコピーであり，アート工房から著作権侵害，不法行為等に基づく責任追及を受ければ，被告においてそのまま利用することができないこと，原告が受け取った本件契約に基づく平成１７年度分から平成２２年度分までの業務委託料は合計８４０万円であること，平成２４年版の本件問題集の料金は２５２万４５００円であること（乙９）に加えて，前記前提事実(2)の原告と被告との交渉経緯に照らせば，全額が本件契約の債務不履行と相当因果関係のある損害であると認められる。


平成３０年９月１４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第１７０７０号職務発明の譲渡対価請求事件
口頭弁論終結日平成３０年７月１１日
判        決
原        告          Ａ
同訴訟代理人弁護士         細井土夫
加藤志乃
星野真二
水野明美
木下智靖
大塚徳人
井上圭史
岡田智英
高井祐哉
小林ゆき
長谷川   将   也
被        告         ファイザー株式会社
同訴訟代理人弁護士         内海健司
松田俊治
上田一郎
近藤正篤
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，原告に対し，２億円及びこれに対する平成２９年６月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，被告の元従業員であった原告が，被告に対し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下「旧３５条」といい，上記法律による特許法の改正を「平成１６年特許法改正」という。）３項に基づき，上記職務発明に対する相当の対価の一部である２億円及びこれに対する請求の日の後である平成２９年６月３０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実）
(1)当事者等
ア被告は，医薬品，動物用医薬品の製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社であり，アメリカ合衆国ニューヨーク州に所在するファイザー・インコーポレイテッド（以下「ファイザー本社」という。）の日本法人である（以下，被告を含むファイザー本社の傘下の企業グループを「ファイザーグループ」という。）。
イ原告は，被告（当時の商号は台糖ファイザー株式会社であり，その後，数次にわたる商号変更，組織変更，合併等を経て現在の被告に至るが，被告の前身となる法人も含め，以下「被告」という。）に昭和６３年に入社し，名古屋中央研究所（以下「中央研究所」という。）の合成化学研究室に配属され，Ｂ（以下「Ｂ」という。）をリーダーとするグループにおいて，化合物合成業務に従事していた。そして，原告は，平成３年４月１２日，キヌクリジン誘導体ＣＪ－１１，９７２（マロピタント）の合成に成功した。
(2)ファイザー本社の特許権
アファイザー本社は，以下の特許権（以下「先行特許権」といい，これに係る特許を「先行特許」という。）を有していた。（甲４）
登録番号：特許第１９４６３６３号
発明の名称：キヌクリジン誘導体及びその組成物
出願日：平成元年１１月２０日
優先日：１９８８年（昭和６３年）１１月２３日
優先権主張国：米国
発明者：Ｃ（以下「Ｃ」という。）
イファイザー本社は，以下の特許権（以下「本件特許権」といい，これに係る特許を「本件特許」という。）を有していた。その特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，別紙「発明の内容」記載１及び２のとおりである（このうち，請求項２に記載の発明を「本件発明」という。）。（甲１）
登録番号：特許第２６４５２２５号
発明の名称：キヌクリジン誘導体
原出願日：平成４年４月２８日（特願平５－５００３５３号）分割出願日：平成６年１０月５日（特願平６－２４１４５６号）
登録日：平成９年５月２日
優先日：平成３年５月３１日
優先権主張国：米国
発明者：Ｂ，Ｄ（以下「Ｄ」という。），原告，Ｅ（以下「Ｅ」といい，ＢからＥまでの４名を「原告ら４名」という場合がある。），
Ｃ，Ｆ，Ｇ
(3)本件発明に係る特許を受ける権利の譲渡
本件発明は，その性質上被告の業務範囲に属し，かつ，被告における原告の職務に属する職務発明である。本件発明に係る日本及び外国で特許を受ける権利は，被告の発明考案規程（平成２年１月１日施行。以下「本件発明考案規程」という。乙５）３条に基づき，原告を含む発明者から被告に譲渡され，その後，遅くとも本件特許の出願日までにファイザー本社に譲渡された。（甲１）(4)職務発明の発明者に対する金員の支払に関連する被告の規定ア被告の社員就業規則（乙９）には，褒賞に関する以下の趣旨の定めがある（ただし，以下の規定の内容は，平成１８年６月１日改定に係るもの）。
第２３条（褒賞の基準）
１項会社は，次の各号の一に該当する社員を褒賞する。①品行方正，技能優秀，業務に熱心で衆の模範となる者
②事業上有益な発明改良又は工夫考案をした者
③事業上有益となる重大な事項を献策報告した者
④火災その他の災害を未然に防ぎ，又は災厄に際し特に功労があ
った者
⑤永年誠実に勤務した者
⑥前各号に準ずる篤行又は功労のあった者
２項褒賞は，原則として前項２号及び５号に該当する場合を除き，所属長の上申に基づいて褒賞委員会に諮り，これを行う。
（３項略）
第２４条（褒賞の種類）
褒賞は，次の一又は二以上を併せ行い，かつこれを社内に周知させる。①賞状授与，②賞品授与，③賞金授与，④褒賞休暇，⑤昇給，⑥昇格イ本件発明考案規程（乙５）には，前記(3)記載の規定（職務発明の譲渡）のほか，次の趣旨の規定がある。
第５条（褒賞）
会社は，職務発明をした社員等を職務発明褒賞基準に基づき褒賞する。
第６条（褒賞委員会）
会社は，前条の規定に基づく褒賞を公正適切に行うために褒賞委員会を置き，この褒賞委員会の審査に基づいて褒賞をする。ウ被告の職務発明褒賞基準（昭和５８年１２月７日施行。以下「本件褒賞基準」という。乙６）には，次の趣旨の定めがある。


(ｱ)本基準は，社員就業規則２３条の規定に該当する者に対して，社員就業規則２４条の規定により与えられる褒賞の基準を定めるものである。(ｲ)会社は，社員等が事業上有益な発明，改良又は工夫考案をした場合，当該発明について会社が工業所有権の登録出願をすべきものと判断したものについて，日本国における出願１件につき次の褒賞金を支給する（外国出願時には改めて支給はしない。）。
特許出願時１万円    登録時２万円
(ｳ)複数の社員等が共同して完成した発明については，共同発明者の人数で上記金額を均分した額を各発明者に支払う。
(5)被告から原告への金員の支払等
原告は，平成１９年５月２５日，被告から振込により２００万円（以下「本件支給金」という。）の支払を受け，その後，表彰状（以下「本件表彰状」という。甲３）の授与を受けた（なお，本件支給金が本件特許を受ける権利の譲渡の対価としての性質を有するか否かについては争いがある。）。(6)ファイザーグループにおける本件特許実施品の販売本件発明に基づき，ファイザーグループにおいて，有効成分をマロピタントとする犬用の制吐剤「セレニア」（以下，単に「セレニア」という。）が開発され，欧米諸国においては平成１８年から，我が国においては平成２３年から販売されるようになった。セレニアは，本件発明の技術的範囲に属する実施品である。
(7)本訴の提起
原告は，平成２９年５月２４日，本訴を提起した。
(8)被告による消滅時効の援用
被告は，原告に対し，平成３０年７月１１日の第２回口頭弁論期日までに，後記第３の２（被告の主張）(1)～(3)に記載の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
３争点
(1)原告の旧３５条３項に基づく対価請求権の有無及びその額
(2)消滅時効の成否
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（原告の旧３５条３項に基づく対価請求権の有無及びその額）について
（原告の主張）
(1)本件特許を受ける権利の譲渡に係る原告の職務対価請求権については，平成１６年法律第７９号附則２条により旧３５条が適用されるところ，勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる（最高裁平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。
また，外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求についても，同条３項及び４項の規定が類推適用され，同条３項に基づく同条４項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができる（最高裁平成１６年（受）第７８１号同１８年１０月１７日第三小法廷判決・民集６０巻８号２８５３頁参照）。
したがって，原告は，本件褒賞基準など勤務規則等により定められる対価の額が旧特許法３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項に基づき，同条４項の規定に従って定められる対価の額に不足する額に相当する対価の支払を求めることができることになる。(2)原告は，被告から，本件特許を受ける権利の譲渡の対価として，平成１９年５月２５日に本件支給金２００万円の支払を受けたが，その支給額は本件発明の多大な功績に照らすとあまりに不十分である。このため，原告は，被告に対し，本件特許など日本における特許を受ける権利のみならず，外国特許（別紙「本件特許に対応する外国特許」記載のものを含むがこれに限らない。）の特許を受ける権利の譲渡に関し，旧特許法３５条３項に基づき，同条４項の規定に従って定められる対価の額に不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。
(3)ファイザーグループにおけるセレニアの売上高は１０００億円程度と考えられるが，これに対する先行特許及び本件特許の貢献度は５％であるから，これを金額に換算すると５０億円となる。そして，セレニアの製造にはマロピタントの合成が不可欠であるから，製品化への貢献度は先行特許より本件特許の方が大きく，先行特許の特許期間満了後は本件特許のみにより独占権が維持されることからすれば，本件特許の貢献度は，上記５０億円の６０％である３０億円と評価すべきである。
(4)本件特許の発明者は７名とされているが，セレニアの有効成分であるマロピタントの合成に実質的に寄与したのは，原告，Ｂ及びＤの３名のみであり，その中でも実際に最初の合成に成功した原告の貢献度が圧倒的に高い。そうすると，本件発明に対する原告の貢献度は，４０％と評価すべきである。(5)したがって，原告による本件発明の譲渡の対価額は，１２億円（＝５０億円×０．６×０．４）となり，本件支給金による２００万円を控除した残額は，１１億９８００万円となるところ，そのうち２億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。
（被告の主張）
原告の主張は，否認し争う。
(1)原告が本件で請求している対価の対象は，国内特許である本件特許に係る特許を受ける権利の譲渡に限られるところ，日本国内におけるセレニアの平成２３年度の売上高は約６０００万円であったから，売上総額は，原告主張のような多額とはならない。
(2)セレニアには，本件特許以外にも多数の関連特許が存在するから，本件発明により使用者等が受けるべき利益の額の算定に当たっては，これらの関連特許の存在及び内容が考慮されるべきである。
(3)本件特許の開発及びその実施品の売上げに対する被告の貢献度は極めて大きいと評価されるべきである。製薬産業には，研究開発投資が大きく，研究開発のリスクが高いという特徴があり，本件発明は，キヌクリジン誘導化合物の開発をファイザーグループが加速して行っていく流れの中で必然的に生まれたものである。
(4)原告は，先行特許の発明によって基本骨格が定まっていたキヌクリジン誘導体のベンジル基上に置換基を導入することを検討する過程において，Ｂらの指示に基づき，容易に想定し得る置換基の組合せに基づく合成処理を実施したにすぎない。
また，そもそも，中央研究所は商業的に利用される製造方法について研究する機関ではないから，原告は，マロピタントの商業的製造方法の開発に貢献していない。


さらに，本件発明当時，ファイザーグループにおいては，人間に対する処方薬を目的とする開発が行われていたが，その後，動物に対する医薬品に転用することになった結果，セレニアの上市に至ったもので，こうした経緯に原告は何ら関与していない。
(5)以上のとおりの製薬業界一般の事情及び本件固有の事情などを考慮すると，本件特許に係る特許を受ける権利の対価が原告の主張するような金額になることはあり得ない。
２争点(2)（消滅時効の成否）について
（被告の主張）
(1)平成１９年５月２日の経過による消滅時効の完成本件特許を受ける権利の譲渡の対価に関する被告の規程等は，本件発明考案規程及びこれに基づく本件褒賞基準であるが，本件褒賞基準は，出願時褒賞金として１万円，登録時褒賞金として２万円を支払う旨を定めており，実績補償金に関する規定は存在しない。したがって，遅くとも，原告の被告に対する職務発明対価請求権の消滅時効の起算日は，本件特許権の登録日の翌日である平成９年５月３日であり，同日から１０年の経過で消滅時効が完成した。仮に，本訴の請求の対象に外国特許が含まれるとしても，本件褒賞基準は「日本国における出願１件につき次の褒賞金を支給する。（外国出願時には改めて支給はしない。）」と規定しているので，外国の特許を受ける権利の承継については，これに対応する日本特許の出願・登録があった際に併せて出願時及び登録時褒賞金が支払われることが想定されていた。そうすると，外国の特許を受ける権利に係る職務発明対価請求権の消滅時効の起算日はこれに対応する日本特許と同一であり，本件特許権の登録日の翌日である平成９年５月３日から１０年の経過で消滅時効が完成していると解すべきである。
(2)平成１９年末の経過による消滅時効の完成
仮に，平成９年末に被告から原告に対して登録時褒賞金が支払われたことにより職務発明対価請求権に係る時効が中断したとしても，平成１９年末の経過により消滅時効が完成した。
(3)平成２９年５月２５日の経過による消滅時効の完成原告は，本訴状において，本件特許の特許を受ける権利の対価請求以外の請求をしていないので，本件特許以外の特許（外国特許を含む。）に係る譲渡対価については，本件支給金の支払日の翌日を起算日としたとしても，それから１０年の経過により再度の消滅時効が完成している。
(4)本件支給金の趣旨・性質について
ア原告は，本件支給金は本件特許を受ける権利の譲渡の対価（実績補償金）であると主張するが，本件支給金は社員就業規則２３条１項６号に基づき，上市について貢献があった者に対して与えられた報償（以下，固有名詞以外の一般的な用語としては「褒賞」ではなく「報償」との用語を用いる。）であって，本件特許を受ける権利の譲渡の対価（実績補償金）としての性質を持つものではないから，本件支給金の支払は，民法１４７条３号の承認にも時効完成後の債務承認にも当たらない。
イ前記のとおり，本件特許権の出願（平成４年４月）及び登録（平成９年５月）当時，被告において特許を受ける権利の承継に適用されるのは，本件発明考案規程（平成２年１月１日施行）及び本件褒賞基準（昭和５８年１２月７日施行）のみであり，同褒賞基準には出願時褒賞金が１万円，登録時褒賞金が２万円と規定されていた。
その後，平成１６年特許法改正の趣旨を踏まえ，被告社内では実績補償を含む新たな職務発明制度を設けるべきかどうかが検討されたが，平成１７年８月２５日頃，ファイザー本社から被告に対し，実績補償は行わない旨の方針が示された（甲１３）。これを踏まえ，被告では，発明に係る権利の承継の対価を一律均等に特許出願時に５万円とし，実績補償は行わないこととした（甲１４，２０）。
その上で，被告においては，平成１８年９月頃，職務発明に係る制度とは異なる枠組みとして，発明者に限らず，医薬品の上市に対する従業員の貢献を全体として（total）とらえ，貢献があった者に対して広く報償（reward）するという新たな報償制度（以下「TotalReward制度」ということがある。）が設けられた。本件支給金は，その一環として，所属長の上申により，社員就業規則（平成１８年６月１日改定）２３条１項６号及び２４条３号に基づき支払われたものであり，職務発明の対価に当たる金員につき定めた本件発明考案規程及び本件褒賞基準に基づき支払われたものではない。ウ本件支給金が職務発明の対価として支払われたものではないことは，上記イの経緯に加え，①本件支給金の支払と同時に，社員就業規則２３条１項６号及び２４条１号に基づき本件表彰状が授与されていること，②原告への本件支給金は，被告において，実績補償金であれば該当するはずの雑所得ではなく，給与所得と取り扱われていること，③セレニアの上市に際しては，原告と同様に，本件特許の発明者ではないＨ（以下「Ｈ」という。），Ｉ（以下「Ｉ」という。）外３名にも支給金の支払及び表彰状の授与がされており，特にＨ及びＩに対しては，本件支給金よりも高額である２５０万円がそれぞれ支払われていること（乙１１～１３），④一方，本件特許の発明者のうち，Ｄ及びＥに対しては報償金が支給されていないこと，⑤新たな社員報償金制度における報償の額は，特許発明から現に得た売上高，利益額，実施料収入等の具体的な金額に基づいて算定されるものとされていないことなどからも明らかである。
（原告の主張）
(1)平成９年末の登録時褒賞金の支払による時効中断被告は，平成９年１２月末頃，本件特許の登録時褒賞金として２万円を支払い，発明者４人で均分した結果，原告は５０００円を受領した。これにより，原告の職務発明の対価請求権に係る被告の債務の消滅時効は，平成９年１２月末に中断した。
(2)平成１９年５月２５日の本件支給金の支払による時効中断等前記のとおり，本件支給金は本件特許を受ける権利の譲渡の対価としての性質を有するので，上記(1)の時効中断後に進行した消滅時効は，本件支給金の支払により再度中断した。また，仮に，それまでに消滅時効が完成していたとしても，被告は，本件支給金を支払うことにより時効完成後に債務の承認をしているので，消滅時効は改めてこの時点から進行し，本訴提起の時点では成立していない。
(3)平成２９年５月２４日の本訴提起による時効中断原告は，本訴提起の時点から，日本の特許及び外国の全ての特許に関する職務発明対価請求をしているから，本訴提起により国内外全ての特許に係る職務発明対価請求権の消滅時効が中断した。


(4)本件支給金の趣旨・性質について
ア本件支給金は，事業上有益な発明改良又は工夫考案をした者を褒賞する旨の社員就業規則２３条１項２号に基づき，本件発明による原告の会社への貢献に対して支給されたものであり，実績補償的な職務発明の対価としての性質を有している。
イ平成１６年特許法改正を受けて，被告においては，平成１７年１月以降，報償提案委員会を設置するなどして，職務発明対価に係る報償制度についての検討が開始された。その後，ファイザー本社から，実績補償ではなく，発明者に対して均等に対価を支払うという考え方のみが容認し得るとの考え方が示されたが，これは，ストックオプションの付与も含め，発明者に相応の処遇をすることを否定しないものであった。
これを受けて，被告では，実績補償の内容を含まない報償制度を設けることが検討されたが，成案を得ることはできず，本件褒賞基準の「出願時１万円登録時２万円」という基準を「出願時５万円」に改定するという提案がされるにとどまった。
しかし，被告においては，このような改定では発明者からの対価請求訴訟に対応することができないと認識されており，特に大きな利益を上げることが見込まれる本件発明に対する報償の必要性は社内で広く認識されていた。本件支給金は，このような状況の下で支払われているものであり，その実質は職務発明の対価の一部に当たると考えるほかはない。被告は，本件支給金は新たな報償制度（TotalReward    制度）に基づくものであり，職務発明に対する褒賞金支払制度とは別のものであると主張するが，原告及びその当時の同僚で同制度が正式に制定されたと認識している者はおらず，被告の主張するような制度は創設されていない。ウ本件支給金が職務発明に対する対価としての性質を有することは，上記イの経緯に加え，①本件褒賞基準の定める支給額と比較して，本件支給金の２００万円という金額は相当な高額であり，この中に本件特許を受ける権利の譲渡の対価部分が全く含まれないのは極めて不自然であること，②社員就業規則２３条１項６号は，「全各号に準ずる篤行又は功労のあった者」と規定しているが，発明による貢献が同項２号で明記されているのに，わざわざ６号を適用することは規定の解釈として不自然・不合理であること，③原告に本件支給金が支給された理由としては，本件発明に成功したこと以外には考えられず，実際上，本件表彰状にも「当社中央研究所における初の新薬『セレニア』に繋がるマロピタントの発見」に多大な貢献をしたと明記されていること，④原告が本件支給金の支払を受けた理由について，Ｂは，被告の当時のＪ常務取締役（以下「Ｊ常務」という。）から，セレニアの上市に伴いその発明者であるＢと原告に対して報償するものであるとの説明を受けていたことなどからも明らかである。
第４当裁判所の判断
事案に鑑み，まず，争点(2)（消滅時効の成否）について判断する。
１認定事実
前記前提事実，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。
(1)本件特許は平成９年５月に登録されたところ，被告は，同年１２月末頃，本件褒章基準に基づき，本件発明の発明者に対し登録時褒賞金として２万円を支払い，発明者の一人である原告は均分により５０００円を受領した。（乙６，弁論の全趣旨）
(2)中央研究所においては，平成１６年特許法改正を踏まえ，平成１７年１月，新たな発明報償制度について検討をするため，職場代表から構成される報償提案委員会が形成され，原告も同委員会のメンバーに加わった。同委員会においては，職務発明に対する報償として，①発明を評価せず，発明者に均等に対価を支払う考え方（コンセプト１），②発明を評価し，実績期待値に対して対価を支払う考え方（コンセプト２），③実績に基づいて対価を支払う考え方（コンセプト３）の３つの選択肢について議論がされ，最終的に実績補償も含む内容の案が望ましいとの結論に至った。（甲８～１１，２０，２２）(3)同委員会は，平成１７年７月１日，中央研究所の各部署の責任者の合議体による意思決定機関であるNagoyaLeadership    Team（以下「ＮＬＴ」という。）との合同会議においてその検討結果を報告し，ＮＬＴがこれを踏まえて検討の上，ファイザー本社の研究開発部門の長であるＫ（以下「Ｋ」という。）に提案を行い，その結果を同委員会にフィードバックすることとされた。（甲１２）(4)ＮＬＴは，検討の結果，コンセプト１の考え方を採用してＫに提案することとし，平成１７年８月１日，米国内で，Ｋらと会談を行った。その際，Ｋから，ファイザー本社ではコンセプト１のみが容認可能であるとの説明を受けるとともに，新薬が承認された場合に貢献者に対してストックオプションを付与することを検討してはどうかとの言及があった。（甲１３，１４）(5)ＮＬＴは，平成１７年９月１３日，報償提案委員会との会議において，Ｋとの協議を踏まえ，被告においてコンセプト１が承認されたことを説明した上で，同月１２日時点における最終案として，①職務発明の対価としては，出願時に５万円の報償金のみとし，実績に対する報償は行なわない，②その他の報償は，totalrewardの一部として検討する，③totalrewardの一環としてストックオプション等を検討するとの案を提示した。報償提案委員会は，同案を検討の上，これを受け入れることとした。（甲１４，１５〔スライド９及び１２〕，２０，乙１５）
(6)被告においては，上記最終案を経営者と従業員の代表による取り決め案とすべく，平成１８年１月以降，管理職や従業員らに対する説明や意見の聴取が行われた。その際には，実績に基づく対価の支払をせず，医薬品の発明者・貢献者に広く報償する制度とする理由について，①医薬品の開発を成功させるためには，発明から開発，マーケティングに至るまで多くの人が関わるので，特定の発明者のみが高額の報償金を得ることは不公平であること，②発明を利用した製品の売上げの多寡は発明の価値とは直接結びつかないこと，③発明完成段階では新規化合物の人間に対する薬効・副作用の十分な予測は困難であり，開発の途中で中止するリスクが高いこと，④ファイザーにおける研究はチームプレーであることなどによるものであると説明されている。（甲１５，２０，乙１５）
(7)セレニアは，平成１８年から欧米諸国において，発売が開始された。被告は，平成１９年５月２５日，原告に対し，本件支給金を支給し，その後，本件表彰状を授与した。


本件表彰状（甲３）には，「新薬「セレニア」に繋がるマロピタントの発見その後の研究開発に多大なる貢献をされましたよってここに表彰状を贈り深甚なる感謝の意を表します」と記載されている。また，Ｊ常務の原告に対する同月２８日付けメール（甲２１）には，本件支給金及び表彰状は，「功績に報償する“TotalReward”の一環として」贈呈されたものであるとの記載がある。
(8)原告に対する本件支給金の支払と同時に，セレニアの上市に対する貢献に報いる趣旨で，本件発明の発明者の１人であるＢに２００万円，発明者ではないＨ及びＩに各２５０万円，同じく発明者ではないＬ，Ｍ及びＮに各２００万円が支給され，同各人には本件表彰状と同様の表彰状が授与された。他方，本件発明の発明者であるＥやＤに対しては，同様の支給等はされなかった。本件支給金は，受領者各人の給与所得として取り扱われ，所要の税務処理がされた。
（乙７，１１～１３）
２本件支給金の趣旨・性質について
原告は，本件支給金は実績補償的な職務発明の対価としての性質を有するから，被告による本件支給金の支払は職務発明対価請求に係る債務の承認に当たると主張するので，まずこの点について検討する。
(1)上記１記載の認定事実によれば，被告においては，本件特許出願及び登録当時，職務発明に対する対価は定額（出願時１万円，登録時２万円）とされ，実績補償に基づく報償制度は存在しなかったところ，平成１７年１月以降，平成１６年特許法改正を踏まえ，新たな報償制度についての検討が行われたが，最終的には，ファイザー本社の意向も踏まえ，実績に基づき発明者に報償するという制度は採用しないこととし，発明に対する報償は出願時に５万円とした上で，これとは別に発明者に限らず医薬品の開発，販売等に貢献した従業員を広く対象とする新たな報償制度（TotalReward制度)が設けられたものと認めることができる。そして，本件支給金の支給対象及び各対象者への支給金額，本件支給金の趣旨についてのＪ常務の説明，本件表彰状の授与の事実及びその内容並びに支給金に関する税務処理の状況などに照らすと，原告に対する本件支給金は本件発明から得られる利益や実績等を考慮して本件発明の対価として支払われたものではなく，上記の新たな報償制度（TotalReward制度)に基づいて支払われたものということができる。
そうすると，本件支給金や本件表彰状の授与は，本件特許を受ける権利の譲渡の対価としての性質を有するものではなく，発明者に限らず医薬品の開発等に貢献した従業員に広く報償する別制度（TotalReward    制度)の一環として，就業規則２３条１項６号，２４条１号及び３号に基づきされたものと認めるのが相当である。
したがって，本件支給金は，本件特許を受ける権利の譲渡の対価としての性質を有するものでないというべきである。
(2)これに対し，原告は以下のとおり主張するが，いずれも理由がない。ア原告は，本件支給金の支給は，大きな利益を上げることが見込まれる本件発明に対する報償の必要性が社内で広く認識されている状況下で支給されたもので，発明者にストックオプションを付与するなどの案が検討されていたことにも照らすと，その実質は職務発明の対価の一部に当たると主張する。しかし，被告における新たな報償制度の検討の過程に照らすと，ファイザー本社の意向を踏まえ，職務発明の対価としては出願時に５万円を支給するのみとし，実績に基づき発明者に報償するという制度は採用しないとの方針が平成１７年９月に示され，それ以降，被告社内で実績補償に基づく制度が検討されたことをうかがわせる証拠は存在しない。このように，被告には，本件支給金の支払当時，実績等に基づき発明者に発明の対価を支払うことを認める規程等は存在しなかったのであるから，本件支給金の支払が職務発明の対価として支払われたとは考え難く，また，その金額が本件発明から得られる利益や実績等に基づいて算定されたことをうかがわせる証拠も存在しないので，その実質が職務発明の対価であるともいうこともできない。また，前記認定のとおり，ファイザー本社からはストックオプションの付与の検討についての言及はあったと認められるが，他方でファイザー本社は実績補償に基づく制度を採用し得ないとしていたのであるから，当該言及の趣旨が発明の対価としてストックオプションの付与を行うというものではなかったことは明らかである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ原告は，実績に基づく報償ではなく，発明者に限定することなく広く医薬品の開発等に貢献した従業員に報償する新制度（TotalReward制度)は創設されておらず，そのような制度の存在は認識していなかったと主張する。しかし，上記新制度が提案・創設されたことは，平成１７年９月１３日に開催された報償提案委員会の議事録（甲１４）や，平成１８年に作成された説明資料等（甲１５，２０）からも明らかである。また，原告は報償提案委員会に所属しており，Ｊ常務から原告に宛てた平成１９年５月２８日付けメール（甲２１）においても，本件支給金が「“TotalReward”の一環として」贈呈されたものであるとの説明がされているのであるから，原告自身も本件支給金が上記新制度に基づくものであることを認識していたと考えられる。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ウ原告は，本件報償基準に基づく報償金額と比較して，本件支給金の２００万円という金額は相当な高額であり，この中に本件特許を受ける権利の譲渡の対価部分が全く含まれないのは極めて不自然であると主張する。しかし，支給金額の多寡から直ちに本件特許を受ける権利の譲渡の対価であると推認することはできず，前記のとおり，本件支給金が本件発明の価値や実績等を考慮して算定されたことを示す証拠もない。また，セレニアの上市に伴う報償の対象者には発明者である原告よりも高額の報償を受けた従業員が含まれることは前記のとおりであり，同事実も，本件支給金の支給金額が発明の価値に基づくものではなく，被告に対する貢献度や従業員間の公平性等を総合的に考慮して定められたことを示すものということができる。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
エ原告は，発明による貢献が社員就業規則２３条１項２号で明記されているのに，わざわざ同項６号を適用することは不自然・不合理であると主張する。しかし，本件支給金が職務発明の対価として支払われたのではなく，セレニアの上市に関する貢献度を総合的に考慮して定められたものであるとすれば，同項２号ではなくて同項６号が適用されるのは自然であるので，本件支給金が同項６号により支払われたとの被告主張が不自然・不合理であるということはできない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。


オ原告は，本件表彰状に「当社中央研究所における初の新薬『セレニア』に繋がるマロピタントの発見」に多大な貢献をしたと明記されていること，Ｊ常務がＢに対しセレニアの上市に伴いその発明者に対して報償するものであると説明したことなどを理由に，本件支給金は職務発明に対する対価であると主張する。
しかし，本件表彰状には，本件支給金が本件発明の対価であることをうかがわせる記載はなく，また，セレニアの上市に伴って報償金の支払を受けたのが本件発明の発明者に限られないことは前記判示のとおりである。また，Ｊ常務がＢに対して上記の説明をしたと認めるに足りる証拠はなく，かえって，原告は，Ｊ常務から，本件支給金及び表彰状は「功績に報償する“TotalReward”の一環として」贈呈されたものである旨が記載されたメールを受け取っていることは前記判示のとおりである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
３消滅時効の成否について
上記１及び２に基づき，以下，消滅時効の成否について検討する。
(1)本件特許権について
職務発明対価請求権の消滅時効は，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項が勤務規則等にある場合には，その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解されるところ（最高裁平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照)，本件特許を受ける権利の譲渡当時，被告における職務発明の対価の具体的内容を定めた本件褒賞基準は，日本国における特許出願１件につき，出願時１万円及び登録時２万円の褒賞金を支給する旨を定めていたから，遅くとも，本件特許権の登録がされた日の翌日である平成９年５月３日が本件特許に係る職務発明対価請求権の消滅時効の起算日となる。前記のとおり，被告は，原告に対し，平成９年の年末頃に上記褒賞金のうち５０００円を支払っていると認められるので，上記消滅時効は，この支払によりいったん中断したと認められるが，その後，遅くとも平成１０年１月１日から再び進行を始め，平成１９年１２月３１日の経過により完成したものというべきである。
そして，前記判示のとおり，本件支給金は本件特許を受ける権利の譲渡の対価としての性質を有しないと解すべきであるので，本件支給金の支払により消滅時効が中断することはなく，同請求権は，平成１９年１２月３１日の経過によって時効消滅したと認めるのが相当である。
(2)本件特許に対応する外国特許について
本件訴えの訴状において，本件特許に対応する外国特許に関する職務発明の対価が請求されているかどうかについては，当事者間に争いがあるが，訴状に同請求が含まれるとしても，本件褒賞基準には，日本の特許出願に対応する外国出願時には改めて褒賞金を支給しない旨の規定が置かれ，外国の特許を受ける権利の承継についてもこれに対応する日本特許の出願・登録があった際に併せて褒賞金が支払われることが想定されているということができる。本件における外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求権の存否に関する準拠法は日本法となり，外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求権の消滅時効についても日本法が準拠法となると解されるところ，上記判示によれば，外国の特許を受ける権利に係る職務発明対価請求権の消滅時効の起算日はこれに対応する日本特許と同一となるので，上記(1)と同様の理由により，同請求権は平成１９年１２月３１日の経過によって時効消滅したと認めるのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり，本件特許及びこれに対応する外国特許に関する職務発明対価請求権は時効消滅したと認められるので，その余の争点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がないこととなる。
４結論
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
佐    藤    達    文
裁判官
三    井    大    有
裁判官
遠    山    敦    士
別紙
発明の内容
１   請求項１
次式の化合物［式中のＲ1がメトキシであり，且つＲ2    が第３ブチル，メチル，エチル及び第２ブチルの中から選択される］，又は，当該化合物の薬剤として許容可能な塩。
【化１】
２請求項２
前記化合物が(2S,3S)－N－(5－エチル－2－メトキシフェニル)   メチル－2－ジフェニルメチル－1－アザビシクロ[2.2.2]   オクタン－3－アミン，(2S,3S)－N－(5－メチル－2    －メトキシフェニル)メチル－2    －ジフェニルメチル－1－アザビシクロ[2.2.2]オクタン－3    －アミン，(2S,3S)－N－(5－第３ブチル－2－メトキシフェニル)メチル－2－ジフェニルメチル－1    －アザビシクロ[2.2.2]オクタン－3－アミン，(2S,3S)－N－(5－第２ブチル－2   －メトキシフェニル)メチル－2－ジフェニルメチル－1    －アザビシクロ[2.2.2]オクタン－3    －アミンと，当該化合物の薬剤として許容可能な塩とから成るグループから選択される請求項１に記載の化合物。


平成２９年９月２７日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００５６号売買代金請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２７年（ワ）第４３７６号）
口頭弁論終結日平成２９年７月１２日
判               決
控訴人          Ｘ
訴訟代理人弁護士         伊   東   幸太朗同                            内田光彦同                            吉本   隼同                            亀島宏美同                            中村政也
被控訴人          Ｙ１
被控訴人          Ｙ２
上記両名訴訟代理人弁護士      松本徹意
主               文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して３１００万円並びに内金２１００万円に対する平成２５年６月１日から支払済みまで年５分の割合による金員及び内金１０００万円に対する平成２６年３月１日から支払済みまで年５分の割合２による金員を支払え。
第２事案の概要
本判決の略称は，特段の断りがない限り，原判決に従う。
１事案の要旨
(1)本件は，控訴人が，被控訴人らに対し，以下の各請求をした事案である。
ア被控訴人Ｙ１に対し，控訴人と被控訴人Ｙ１の間で，特許第４００３８３２号の特許権（本件特許権）について，平成２５年５月１２日付けの「特許権譲渡契約書」と題する契約書（甲２。本件契約書）に基づいて締結された契約（本件契約）に基づき，売買代金１億５０００万円の内金３１００万円（平成２５年５月３１日を弁済期とする２６００万円の未払分２１００万円及び平成２６年２月末日を弁済期とする１０００万円）及び内金２１００万円に対する平成２５年６月１日から，内金１０００万円に対する平成２６年３月１日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。イ被控訴人Ｙ２に対し，控訴人と被控訴人Ｙ２の間で，本件契約書に基づいて，被控訴人Ｙ２が被控訴人Ｙ１の上記アの債務を連帯保証する旨の契約が締結されたと主張し，同契約に基づき，上記アと同額の支払を求める請求。
⑵原判決は，本件契約が，被控訴人Ｙ１の本件契約締結の意思表示の錯誤により無効であることを理由として，控訴人の被控訴人らに対する請求をいずれも棄却した。
⑶そこで，控訴人は，原判決を不服として，本件控訴を提起した。２判断の基礎となる事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり原判決を補正し，後記第３の１(2)に当審における控訴人の補充主張を摘示するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１及び２（原判決２頁８行目から３９頁１４行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決２頁２３行目の「乙７」を「甲２４」と改める。(2)原判決３頁２５行目末尾に「（甲１，９の８及び９）」を加える。(3)原判決４頁１行目末尾に「（甲１，乙６）」を加え，同頁３行目の「特許名義の」を「特許名義を」と改める。
(4)原判決６頁１０行目の「３月１９日」を「３月」と，同頁１３行目の「５月３１日」を「５月１２日」と，それぞれ改め，同頁１６行目の「同弁済期までに」から１９行目末尾までを削除する。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，原審と同様に，被控訴人Ｙ１の本件契約締結の意思表示には法律行為の要素に錯誤があり，かつ，当該錯誤について被控訴人Ｙ１に重大な過失があるとは認められないから，本件契約は民法９５条により無効とされるものであり，したがって，控訴人の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，後記(1)のとおり原判決を補正し，後記(2)のとおり「当審における控訴人の補充主張に対する判断」を加えるほかは，原判決「事実及び理由」の第３の１及び２（原判決９頁１６行目から１７頁２０行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決の補正
ア原判決９頁２１行目の「平成１６年３月１１日」を削除し，同頁２２行目の「Ａは，」の後に「平成１６年３月１１日」を加え，同頁２５行目の「乙７」を「１７，２４」と改める。
イ原判決１０頁８行目から９行目にかけての「平成２０年１０月２７日，本件特許権の持分を譲り受けていたが」を「本件特許権の持分を譲り受け，平成２０年１０月２７日，その旨の移転登録を経由したが」と改める。
ウ原判決１０頁１３行目の「甲１７，」の後に「乙９，」を，同行目の４「原告本人」の後に「，被控訴人Ｙ２本人，証人Ｂ」を，それぞれ加える。エ原判決１１頁１９行目の「特許名義の」を「特許名義を」と改める。オ原判決１２頁８行目の「本件特許を被告に譲渡すること」を「控訴人が被控訴人Ｙ１に本件特許権を譲渡すること」と，同頁１７行目の「持分（本件契約においてはＢの持分として特定されている。）が原告に移転され」を「持分（本件契約においてはＢの持分として特定されている。）について被控訴人Ｙ１への移転登録がされ」と，同頁２０行目の「(8)」を「(7)」と，同頁２２行目の「持分が被告Ｙ１に譲渡された」を「持分について被控訴人Ｙ１への移転登録がされた」と，それぞれ改める。カ原判決１３頁４行目の「被告Ｙ１本人」の前に「甲２２，」を加える。キ原判決１４頁２５行目の「錯誤があるというものである。」の後に，次のとおり加える。


「そこで検討するに，上記１の事実経過からすれば，被控訴人Ｙ１が控訴人との取引に至った目的が，控訴人から提供を受ける技術に基づき，凝集剤の製造・販売を事業化して相応の利益を得ることにあるのは明らかであるところ，そのような目的を持つ被控訴人Ｙ１が本件契約を締結したのは，上記技術を用いることが本件特許発明の実施となるとの理解の下，上記事業を行うには被控訴人Ｙ１が本件特許権を保有することが必要であり，しかも，これによって当該事業を独占的に実施することが可能となり，それに相応した利益が得られるものと考えたからであると認められる（そうでなければ，いまだ事業化の現実的な見通しが立っていない技術の提供を受けるために，特許権の買取りを行い，その対価として１億５０００万円もの支払義務を負担する契約を締結することは考えにくい。）。ところが，結果的に，控訴人から被控訴人Ｙ１に提供された技術は，凝集剤製造の原料となるカーバイドスラリーを８００℃～１３００℃で焼成する工程を含まないもの（乾燥カーバイドスラリーを用いるもの）であり，これ５を用いても本件特許発明を実施することにはならないものであったのであるから，この点において，被控訴人Ｙ１に錯誤が認められることは明らかである（控訴人は，焼成工程を経ない乾燥カーバイドスラリーを用いた凝集剤の製造方法は，本件特許発明を改善進歩させたより良いノウハウであって本件特許に附帯する技術であるという趣旨の主張をする。しかし，特許請求の範囲に含まれない技術は，特許発明の内容とはならず，したがって，独占権が認められることもないのであるから，控訴人から提供される技術が，特許請求の範囲に含まれるかどうかは決定的に重要な事柄であったといわざるを得ず，控訴人の上記主張は採用できない。）。そし
て，」
ク原判決１５頁１２行目の「原告から」から同頁１５行目の「被告Ｙ１の動機」までを次のとおり改め，同２０行目冒頭から原判決１６頁６行目末尾までを削除する。
「控訴人から提供を受ける技術を用いることが本件特許発明の実施となるとの理解の下，当該技術に基づく事業を行うには被控訴人Ｙ１が本件特許権を保有することが必要であり，しかも，これによって当該事業を独占的に実施することが可能となり，それに相応した利益が得られるものと考え
たという被控訴人Ｙ１の動機」
ケ原判決１７頁５行目の「見受けられるのである」の後に，次のとおり加える。
「（例えば，控訴人は，原審の原告準備書面１１（２頁）において，「原告としては，…本件特許とは異なる焼成を省いた工程が，本件特許の効力が及ばないものであるとは考えておらず，本件特許に付帯する技術であると考えていた。」と主張している。）」
(2)当審における控訴人の補充主張に対する判断控訴人は，控訴人が被控訴人Ｙ１に提供した焼成工程を省いた凝集剤の６製造方法に係る技術に本件特許権の効力が及ばないとしても，控訴人は，被控訴人Ｙ１に対し，凝集剤の製造方法として，①本件特許権に基づく製造方法（焼成工程を行うもの）と②焼成工程を省いた製造方法（乾燥カーバイドスラリーを用いるもの）のいずれについても説明しており，結果的に上記②の技術を提供したのは，被控訴人Ｙ１が，電気炉使用によるコストを避けるため，当該技術の方を希望したからであって，控訴人としては，上記①の技術を提供することも可能で，本来それを提供したかったのに，被控訴人Ｙ１の選択により上記②の技術を提供したものであるから，被控訴人Ｙ１には，その主張するような錯誤はなく，あったとしても重過失が認められる旨主張する。
そこで検討するに，控訴人が被控訴人Ｙ１に上記②の技術を提供するに至った経過については，証拠上必ずしも明確ではないが，控訴人の主張によれば，本件契約締結の半年程前に，控訴人，被控訴人Ｙ１及び同Ｙ２が集まり，控訴人が本件特許発明に係る凝集剤の製造方法の説明をした際，被控訴人Ｙ１が電気炉使用によるコストを問題視したことから，被控訴人Ｙ２が焼成工程を省く方法があることを口にし，これを受けて，控訴人が上記②の技術を説明するとともに，凝集能力等には劣るが，マーケットや用途によっては使用できることを説明したところ，結果的に，被控訴人Ｙ１の求める技術は，上記②の技術のみとなったものとされる（原審の原告準備書面１１（１頁））。
しかるところ，このような控訴人主張の経過を前提とすれば，平成２５年５月１２日の本件契約の締結に当たり，控訴人から被控訴人Ｙ１に提供されるべき技術として当事者間で想定されていたものが上記②の技術であったことは明らかであり，このことは，本件契約締結の前後に控訴人から被控訴人Ｙ１に交付された技術の説明に係る書面をみても，乾燥カーバイドスラリーを用いる旨を記載した書面（甲６の２及び３）がある一方，焼成工程を行う７旨を記載した書面は見当たらないことからも裏付けられる。そして，そうである以上，本件契約に基づいて控訴人から被控訴人Ｙ１に提供される技術は本件特許発明を実施するものではなかったのであり，にもかかわらず，被控訴人Ｙ１は，前記(1)キのとおり，控訴人から提供を受ける技術を用いることが本件特許発明の実施となるとの理解の下，当該技術に基づく事業を行うには被控訴人Ｙ１が本件特許権を保有することが必要であり，しかも，これによって当該事業を独占的に実施することが可能となり，それに相応した利益が得られるものと考えていたのであるから，この点において，被控訴人Ｙ１に錯誤が認められることは明らかである。また，このような被控訴人Ｙ１の錯誤が控訴人によるその旨の説明によって惹起されたものであり，したがって，控訴人が被控訴人Ｙ１の重過失を主張することが失当であることも，前記（原判決「事実及び理由」の第３の２(4)）のとおりである。控訴人は，上記②の技術を提供したことが被控訴人Ｙ１の希望によるものであることを上記主張の根拠とするが，錯誤の成否との関係で問題とされるべきは，本件契約の締結に当たり，控訴人から被控訴人Ｙ１に提供されるべき技術として当事者間で想定されていたものが本件特許発明を実施するものか否かということであって，それが被控訴人Ｙ１の希望したものであるからといって，錯誤の成否が左右されるものではない。してみると，控訴人の上記主張は，その主張どおりの事実経過を前提としても理由のないものであって，採用することができない。
２結論
以上によれば，控訴人の被控訴人らに対する請求をいずれも棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴      岡    稔    彦
裁判官
大      西    勝    滋
裁判官
杉      浦    正    樹


平成２６年８月２８日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０３１４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年６月２６日
判決
原告   中井紙   器工業   株式会   社
訴訟代   理人弁   理士   橋本克   彦
被告   株式会   社グラ   セル
訴訟代   理人弁   理士   鮫島武   信
同多良     毅
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１２－８００１２５号事件について平成２５年１０月１５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）原告は，発明の名称を「化粧料用容器」とする特許第５０４１５８５号（平成１９年２月１３日出願，平成２４年７月２０日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は設定登録当時３であったが，後記訂正の結果１となった。）の特許権者である。
被告は，平成２４年８月２０日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし，特許庁は，この審判を，無効２０１２－８００１２５号事件として審理した。原告は，この過程で，平成２５年９月２日，本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正（以下「本件訂正」という。）の請求をした。
特許庁は，平成２５年１０月１５日，「訂正請求書に添付された明細書，特許請求の範囲のとおり，訂正することを認める。特許第５０４１５８５号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は，被請求人の負担とする。」との審決をし，審決の謄本を，同月２４日，原告に送達した。本件は，原告が上記審決の取消しを求めたものである。
２特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲１４の１５。以下「本件訂正発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書を，以下「本件明細書」という。）。
【請求項１】
頂面を開口した深さが変化しない底を有しているとともに前記開口の開口端に沿う外周に雄ねじを突設した内部に中皿を用いることなく化粧料を直接充填する単一の構成部品からなる容器本体と，前記化粧料を直接充填する容器本体の内面に沿って嵌挿して前記容器本体における所定の深さ位置に抜き取り再差し込み可能に固定されるとともに底部における中央の開口に高伸縮性を有するネットを張設した前記容器本体の内径にほぼ等しい外形を有する底浅な頂面を開放した円筒皿形を呈する中枠と，内周に前記雄ねじに螺合する雌ねじを形成した前記容器本体の開口を開閉可能に被覆する蓋体とを有し，前記高伸縮性ネットは，押圧されない状態においては，前記容器本体に充填した化粧料が飛散することのない網目を有し，その上を塗布具により押圧しながら擦ることにより付着量を調節しながら前記充填した化粧料を取り出すことが可能であって，上方から押圧したとき少なくとも一部が前記容器本体の内底の全域に到達可能な伸縮性を有して前記容器本体を傾けたり振ったりすることなしに前記充填した化粧料を残すことなく使用することができる化粧料容器であって，前記中枠がその底部に形成される中央の開口を底部の径よりも小径として前記開口の周囲に円筒部と一体的に形成されて中枠の強度を保持するための枠部を形成しており，この枠部に高伸縮性を有するネットを張設しているとともに前記容器本体の前記開口における開口端面の前記雄ねじを除いた外径と同径かより小径で且つ前記開口端面の内径よりも大径で前記容器本体の平らな開口端面に重ねて支持するための頂面及び底面が平らなフランジが突出形成されており，中枠を容器本体に前記フランジの底面が容器本体の容器開口端面に当接するまで差し込み，前記フランジを上端縁に支持されることにより，前記中枠がその底面を容器本体に充填した化粧料よりも上方である容器本体の所定の深さ位置として固着することなしに差し込むだけで密接状態で且つ前記蓋体の被覆に支障なく配置，固定させることができるとともにそのまま抜き取って再差し込みが可能であることを特徴とする化粧料容器。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるが，要するに，本件訂正発明は，韓国登録実用新案第２０－０３１６０６６号公報（甲１。以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び次の各文献に記載された周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。
ア特開２００５－７０９３号公報（甲４。以下「刊行物２」という。）イ特開２００７－２０６５１号公報（甲５。以下「刊行物３」という。）ウ特開２００４－１６６７３０号公報（甲６。以下「刊行物４」という。）エ登録実用新案第３０４７２１２号公報（甲３。以下「刊行物５」という。）
審決が上記結論を導くに当たり認定した引用発明の内容，本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである（なお，誤記を適宜訂正した。）。
ア引用発明の内容


「頂面を開口した深さが変化しない底を有しているとともに前記開口の開口端に沿う外周に雄ねじを突設した内部にフェイスパウダーを収納する複合容器体と，前記フェイスパウダーを収納する複合容器体の内面に沿って嵌挿して前記複合容器体における所定の深さ位置に設置されるとともに底面の穿孔部分に弾力性が強いネットを水平に維持されるように設置した前記複合容器体の内径にほぼ等しい外形を有する底浅な頂面を開放した円筒皿形を呈するネット容器と，内周に前記雄ねじにねじ結合する雌ねじを形成した前記複合容器体の開口を開閉するふたとを有し，前記弾力性が強いネットは，網目を有し，収納されたパウダーをパフに適量つけて使うために，パフでネットを上から押圧すると，フェイスパウダーがネットから多くの隔離距離をおいて離れてしまった場合でも，少なくとも一部が複合容器体の底部分に収納されたフェイスパウダーまで到達可能な伸縮性を有する，容器内部を清潔に維持するようにするフェイスパウダー容器であって，前記ネット容器がその底面の穿孔部分を底面の径よりも小径として前記穿孔部分の周囲に円筒部と一体的に形成された枠部を形成しており，この枠部に弾力性が強いネットを水平に維持されるように設置しているとともに，前記複合容器体の前記開口における開口端面の前記雄ねじの谷部の径より小径で且つ前記開口端面の内径よりも大径で前記複合容器体の平らな開口端面に重ねて支持するための下面が平らなフランジ部が突出形成されており，ネット容器を複合容器体に前記フランジ部の下面が容器本体の容器開口端面に当接するまで差し込み，前記フランジ部を上端縁に支持されることにより，前記ネット容器がその底面を容器本体に収納したフェイスパウダーよりも上方である複合容器体の所定の深さ位置として前記ふたと容器本体のねじ結合に支障なく設置されるフェイスパウダー容器。」
イ一致点
「頂面を開口した深さが変化しない底を有しているとともに前記開口の開口端に沿う外周に雄ねじを突設した内部に化粧料を充填する容器本体部と，前記化粧料を充填する容器本体部の内面に沿って嵌挿して前記容器本体部における所定の深さ位置に固定されるとともに底部における中央の開口に伸縮性を有するネットを張設した前記容器本体部の内径にほぼ等しい外形を有する底浅な頂面を開放した円筒皿形を呈する中枠と，内周に前記雄ねじに螺合する雌ねじを形成した前記容器本体部の開口を開閉可能に被覆する蓋体とを有し，前記伸縮性ネットは，網目を有し，その上を塗布具により押圧し付着量を調節しながら前記充填した化粧料を取り出すことが可能であって，伸縮性を有して前記充填した化粧料を使用することができる化粧料容器であって，前記中枠がその底部に形成される中央の開口を底部の径よりも小径として前記開口の周囲に円筒部と一体的に形成されて中枠の強度を保持するための枠部を形成しており，この枠部に伸縮性を有するネットを張設しているとともに前記容器本体部の前記開口における開口端面の前記雄ねじを除いた外径と同径かより小径で且つ前記開口端面の内径よりも大径で前記容器本体部の平らな開口端面に重ねて支持するための底面が平らなフランジが突出形成されており，中枠を容器本体部に前記フランジの底面が容器本体部の容器開口端面に当接するまで差し込み，前記フランジを上端縁に支持されることにより，前記中枠がその底面を容器本体部に充填した化粧料よりも上方である容器本体部の所定の深さ位置として前記蓋体の被覆に支障なく配置，固定されることを特徴とする化粧料容器。」
ウ相違点
相違点１
本件訂正発明では，容器本体部が「中皿を用いることなく化粧料を直接充填する単一の構成部品からなる容器本体」であるのに対し，引用発明の容器本体部は，容器本体と内容器の２部品からなる複合容器体であって，「中皿を用いることなく化粧料を直接充填する単一の構成部品からなる容器本体」ではない点。
相違点２
本件訂正発明の中枠が容器本体部に「抜き取り再差し込み可能に固定され」，「固着することなしに」「配置，固定され」，「固着することなしに差し込むだけで密接状態で」「配置，固定させることができるとともにそのまま抜き取って再差し込みが可能である」のに対し，引用発明では，中枠が抜き取り再差し込み可能に固定されているのか否か，固着することなしに配置，固定されているのか否か，また，固着することなしに差し込むだけで密接状態で配置，固定させることができるとともにそのまま抜き取って再差し込みが可能であるのか否かが，いずれも明らかでない点。
相違点３
充填した化粧料を取り出す際の，塗布具に付着する化粧料の調節に関し，本件訂正発明では，伸縮性ネット「の上を塗布具により押圧しながら擦ることにより付着量を調節しながら前記充填した化粧料を取り出すことが可能」であるのに対し，引用発明では，伸縮性ネットの上を塗布具により押圧はするものの，押圧しながら擦ることにより付着量を調節しながら充填した化粧料を取り出すのか否か不明な点。
相違点４
伸縮性ネットの網目に関し，本件訂正発明では，伸縮性ネットが「押圧されない状態においては，前記容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない網目」であるのに対し，引用発明では，押圧されない状態において容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない網目であるのか否か不明な点。
相違点５
本件訂正発明の伸縮性ネットは，「高伸縮性ネット」であり，「容器本体部の内底の全域に到達可能な伸縮性を有して前記容器本体を傾けたり振ったりすることなしに前記充填した化粧料を残すことなく使用することができる」のに対し，引用発明の伸縮性ネットは，どの程度の伸縮性を有しているのか明らかでない点。
相違点６
本件訂正発明のフランジは頂面が平らであるのに対し，引用発明のフランジはその上面の形状が平らであるのか否か不明な点。
第３原告の主張
審決には，相違点の認定手法の誤り（取消事由１）及び相違点１ないし５に係る進歩性判断の誤り（取消事由２－１ないし２－５）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は取り消されるべきである。
１取消事由１（相違点の認定手法の誤り）
審決は，本件訂正発明における一部品である伸縮性ネットについて，引用発明との間に相違点３ないし５の三つの相違点を認定した上，それぞれ異なる引用発明等により容易想到であると判断した。


しかしながら，相違点の認定は，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり，審決のように，本件訂正発明の伸縮性ネットが複数の優れた技術的観点を有することを考慮せず，それぞれの特徴を分離して個別に進歩性を判断することは，本来であれば進歩性が肯定されるべき発明について進歩性を否定する結果を生じる不適切な判断手法である。
なお，審決は，中枠に関する相違点２についても，さらに相違点を三つに細分化して判断しており，上記と同様に不適切な判断手法を用いている。２取消事由２－１（相違点１に係る進歩性判断の誤り）審決は，刊行物２及び３に示されるように化粧料容器の容器本体を単一の構成部品からなる構造とし，中皿を用いることなく化粧料を直接充填することは，本件特許の出願前において周知の技術事項であるとし，引用発明にこの周知技術を採用して「中皿を用いることなく化粧料を直接充填する単一の構成部品からなる容器本体」とすることは，当業者であれば容易になし得たものと判断した。
しかしながら，審決には，伸縮性ネットを用いる引用発明と，伸縮性ネットを用いない刊行物２及び３に記載の発明とが，その構成及び作用効果の点において異なり，解決課題も相反することを看過，誤認した誤りがある。引用発明に刊行物２及び３に記載の発明を適用することは当業者であっても想到し得ず，むしろ阻害事由があるというべきである。
すなわち，引用発明は，飛散しやすい粒度の細かいパウダーを対象とし，パウダーを容器に補充する際，容器からネットを外して新たなパウダーを注ぐと，パウダーが目の粗いネットを通過して飛散することが予想されることから，これに対応するため，容器本体とこれと分離可能な内容器からなる複合容器体とし，内容器ごとのレフィルを使用するものである。このことは，引用発明のネット容器のフランジの頂面が膨出しており，ネット容器のがたつきを防ぐためにはネット容器が内容器に固着されているのが自然であることからも裏付けられる。
これに対し，刊行物２及び３に記載の発明は，パウダーの粒度がさほど細かくない従来の扱いやすいパウダー向きの容器であって，化粧料の取り出し手段にネットではなく合成樹脂製のシートや小孔を形成した板材を用いており，パウダーが減少すれば，新たにパウダーを追加するなどの使用方法が想定されている。
したがって，引用発明に刊行物２及び３に記載の発明を適用することは当業者であっても想到し得ず，むしろ阻害事由があるというべきである。３取消事由２－２（相違点２に係る進歩性判断の誤り）審決は，刊行物３及び４に示されるように容器本体に対して中枠を抜き取り再差し込み可能とし，化粧料を補充可能とすることにより，容器を使い捨てすることなく再使用することは，従来周知の技術事項であり，無駄の削減は本技術分野における一般的な技術課題であるから，引用発明にこの周知技術を適用して，相違点２に係る本件訂正発明の構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得たと判断した。
しかしながら，刊行物３及び４は伸縮性ネットを用いるものではなく，容器内にパウダーを補充して使用することが前提となっているのに対し，引用発明は，中蓋を取り外して化粧料を補充するという手段を排除して「容器の底まで届く弾性ネット」を採用したものであり，このような容器本体に直接化粧料を補充する考えは当業者にはない。また，内容器を有する複合容器においては内容器とネット容器が一体不可分に構成されるのが通常でネット容器を外すことは予定されていない。
したがって，引用発明に相違点２に係る本件訂正発明の構成を採用する動機付け又は示唆はなく，引用発明に刊行物３及び４に記載された発明を適用することには阻害事由があるから，当業者が引用発明から本件訂正発明を容易に想到することはない。
次に，審決は，収納された化粧料の漏れ等に配慮して，中枠を容器本体に密接状態で配置することは，当業者が適宜なし得た設計事項にすぎないと判断したが，中身を直接詰め替えるような化粧料容器に用いる化粧料の粒子は比較的粗いものであるから，中枠を容器本体に密接させる必要はない。さらに，審決は，刊行物５を根拠として，内容器に対しネット容器を取り外し可能として化粧料を補充することは普通に知られているとする。しかし，刊行物５に記載の発明におけるネット枠は容器本体の外側に被せるもので，容器内に配置される本件訂正発明や引用発明の中枠とは異なるし，化粧料を交換可能とする先行技術としては極めて稀なものであり周知性もないから，これによって，内容器を有する複合容器体である引用発明のネット容器を「抜き取り再差し込み可能に固定」などとすることが阻害されなくなるものではない。
４取消事由２－３（相違点３に係る進歩性判断の誤り）審決は，ネットを介して化粧料をパフに付着させるに当たり，パフをネットに対し押し付ける動作のみならず，パフをネットに対し擦る動作をも併用することは，この種の化粧料容器の使用者により普通に行われている事項にすぎないとして，引用発明において，パフに付くパウダー量を適量とする際に，ネットの上をパフにより押圧する動作に，擦る動作をも併用して，伸縮性ネット「の上を塗布具により押圧しながら擦ることにより付着量を調節しながら前記充填した化粧料を取り出すことが可能」とすることは，当業者であれば容易に想到し得たと判断した。
しかしながら，審決には，引用発明が，単にネットの伸縮性を向上させて使用により減っていく化粧料に到達させることのみを念頭に発明されたものであり，パフを上下に移動させることにより化粧料を付着させること以外の作用・効果は生じないことを看過した誤りがある。
すなわち，引用発明に使用されているネットは「強い弾性力を有するネット」であり，そのため，引用発明の効果を発揮するためにはネットは実施例に記載されているように当時の当業者のレベルからすると通常では考えられない大きな網目である必要がある。したがって，当該ネットを使用すればパフで押圧することにより大きな網目からパウダーが自然に相当量通過するので，押圧するだけで相当量の化粧料がパフに付着すると考えられ，擦ったとしてもパフへの付着量を調整できないことは当業者であれば十分理解することができる。


５取消事由２－４（相違点４に係る進歩性判断の誤り）審決は，ネットが存在すると，ネットが存在しない場合に比して化粧料の飛散を抑制可能なことは本技術分野における技術常識といえ，引用発明の伸縮性ネットも「容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない網目」を実質的に具備するとして，相違点４は実質的な相違点ではないと判断した。しかしながら，引用発明の明細書には「容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない網目」を実質的に具備しているとの記載は皆無である。また，引用発明が中間容器を必須の構成としているのは，ネットの網目の大きさからすると単独ではパウダーの飛散を防止することができないからである。よって，単にネットがあるからないよりは飛散しないという技術的な根拠もない理由で，実質的に具備していると判断したことには誤りがある。また，審決は，本件訂正発明の網目が化粧料の微粉末を通過させないほど小さな寸法の網目を意味すると仮定した場合について，引用発明における伸縮性ネットの網目を，「容器内部を清潔に維持する」ことに配慮しつつ，「押圧されない状態においては，容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない」程度の大きさの網目とすることは，当業者であれば容易になし得たと判断した。
しかし，通常の伸縮性を有するネットを容器の深いところまで届かせようとすると大きめの網目の方が解決しやすく，通常時に小さい網目にすることは考え付かないものであることなどからすると，かかる審決の判断も誤っている。
６取消事由２－５（相違点５に係る進歩性判断の誤り）審決は，引用発明の伸縮性ネットは，フェイスパウダーの残量が僅少であってもパウダーをパフに付けることができるものであるから，上方から押圧したときその少なくとも一部が内容器の内底に到達可能な伸縮性を実質的に有していると判断した。
しかしながら，引用発明は，内容器に収納されたパウダーの量が少なくなってパウダーとネットとの間の距離が離れても，中間容器にパウダーを小分けして使わなければならないという煩わしさをなくしたというものであり，また，相違点２についての審決の判断に従うのであれば，引用発明についても化粧料が少なくなれば足して使用すればよい。よって，引用発明は，従来の中間容器に比べて深い位置までパフが届くというものにすぎず，内容器に収納されたパウダー全てを使うことや，本件訂正発明のようにネットに容器内底の全域に届くだけの伸縮性を持たせることは考えられていないし，その必要もない。よって，本件訂正発明と引用発明それぞれのネットには，著しい技術的な差異がある。
次に，審決は，引用発明の伸縮性ネットについて，その伸縮性の大きさを必要に応じて最適化することは，当業者による通常の創作能力の発揮にすぎず，引用発明の伸縮性ネットを相違点５に係る本件訂正発明の構成のようにすることは，当業者であれば容易になし得たことであると判断した。しかしながら，刊行物１には内容器の全てのパウダーをすくい取れるとの記述や示唆は皆無であるから，引用発明のネットを，充填した化粧料を残すことなく使用することができるように，上方から押圧したとき少なくとも一部が容器本体部の内底の全域に到達可能な程度の高伸縮性のものとすることは，当業者が容易になし得ることではない。
第４被告の主張
１取消事由１について
審決は，「相違点１～６を総合してみても，本件訂正発明が，引用発明及び刊行物２ないし５に記載された技術事項からは予測し得ない特段の作用効果を奏するものともいえない」としており，原告の指摘するように相違点ごとに個別的に進歩性を判断したものではない。また，相違点３ないし５に係る構成を有する本件訂正発明に係る高伸縮性ネットは，引用発明に係る伸縮性ネットと実質的に同一であり，これと対比しても優れた技術的特徴を有するものではなく，他の相違点に係る構成と総合的に結び付くことで引用発明から予測し得ない作用効果を発揮するものでもない。
よって，審決の判断手法に誤りはない。
２取消事由２－１について
引用発明と，刊行物２及び３に記載の発明は，いずれも，ファンデーション等の粉末化粧料を収納し，パフなどの塗布具によって適量を取り出すようにした化粧料容器であり，技術分野が同一である。そして，いずれも，収納した粉末化粧料と容器の開口部との間に仕切り手段（ネットや合成樹脂製の板材）を介在させることによって粉末化粧料の飛散を防止するとともに，仕切り手段に開口（網目や小孔や切れ込み）を設け，その開口を通じて粉末化粧料を仕切り手段の下方から上方へ通過させることにより，塗布具に付着させるものであり，作用機能が共通する。
したがって，当業者が，引用発明に刊行物２及び３を適用したりこれらを結び付けたりして，二部品からなる複合容器の容器本体を，単一の構成部品からなる容器本体とすることは，当業者の通常の創作能力の発揮にすぎず，当業者は容易に想到することができる。
刊行物２及び３の出願当時，既に微粒子状の化粧料は公知であったし，引用発明の容器について，ネットを外して新たなパウダーを容器に注いでも，パウダーが目の粗いネットを通過して飛散するとはいえないから，刊行物２及び３の容器が「パウダーの粒度がさほど細かくない従来の扱いやすいパウダー向きの容器」であり，引用発明のような「ネットを用いる化粧料容器」は「粒度も細かく高価な化粧料を対象としている」といった原告の主張は根拠がなく，引用発明と刊行物２及び３の発明とを結び付けることの阻害事由はない。
３取消事由２－２について
引用発明と，刊行物３及び４に記載の発明とは，技術分野が同一であり作用機能が共通し，関連性の強い発明である。そして，容器内に収納される化粧料の粒度の相違についての原告の主張は根拠がなく，このような事情は引用発明と刊行物３及び４の発明とを結び付けることの阻害事由とはならない。引用発明は，刊行物１の記載内容に照らして，内容器ごと詰め替える容器（レフィル容器）に限られるものではない。また，仮に引用発明がレフィル容器として実施するものと仮定したとしても，刊行物３及び４は，レフィル容器を従来例とし，その課題を解決するものとして，内嵌合方式による密接着脱可能な装着方法を提案するものであり，刊行物５は，ネットを用いた化粧料容器のネットを取り外しできない場合の課題（化粧料を補充できないことの課題）を示し，ネットを簡単に取り外しできるようにすることの必要性を示したものである。よって，当業者は，これらの文献に基づき，引用発明では化粧料を補充できないことの課題を理解し，通常の創作能力を発揮すれば，これを解決するために，容器の中枠を「抜き取り再差し込み可能に固定され」，「固着することなしに差し込むだけで密接状態で」などとするように設計変更することは，容易に想到することができることである。
４取消事由２－３について
ネットの弾性と網目の大きさとは無関係であり，強い弾性力を有するネットであるために通常では考えられない大きさの網目である必要があるとの原告の主張は根拠がない。


また，ネットを張設した化粧料容器において，使用者が，塗布具を上から真下へ押すだけの動作のみを実際に行うことは極めて困難であり，塗布具を持った指先とネットとの位置が横方向に擦れることも自然に生じてしまう。したがって，「押圧する」と「押圧しながら擦る」との動作の相違は非常にあいまいであり，明確な区別はできない。
そして，押圧することで適量の化粧料を塗布具に付けることができるネットと，押圧しながら擦ることにより付着量を調節することができるネットとは，その構造上の差異はなく，仮にあったとしても，本件明細書には，この差異を生み出すためのネットの具体的構造は全く開示されていない。結局，本件訂正発明と引用発明とは，相違点３に係るネットの構造に関して，「物」としての区別が全くできない。
これらの事情に照らせば，相違点３に係る構成が引用発明から容易に想到し得るとの審決の判断に誤りはない。
５取消事由２－４について
本件訂正発明のネットの「化粧料が飛散することのない網目」とは，「化粧料の飛散がある程度抑えられる網目」と同義であるから，引用発明のネットの網目と実質的に同一であり，審決の判断に誤りはない。精緻に記載されていない本件明細書の図面と刊行物１の図面を比較した上，本件訂正発明のネットの網目が引用発明のネットの網目と相違すると理解するのは誤りである。
６取消事由２－５について
引用発明は，ネットから多くの離隔距離を置いて容器の底部分にのみパウダーが収納された状態になった場合にも，パウダーをパフ等の塗布具に付着させ得るようにし，その結果パウダーがなくなった状態になるようにすることを発明の課題としており，本件訂正発明の課題と共通する。そして，引用発明の化粧料容器において，ネットの少なくとも一部が容器本体の内底の全域に到達できなければ，少なくなったフェイスパウダーまでネットが到達することはできないのに対し，本件訂正発明は，「上方から押圧したとき少なくとも一部が前記容器本体の内底の全域に到達可能な伸縮性を有して…前記充填した化粧料を残すことなく使用することができる」とするものであり，両者は実質的に同一である。
仮に両者が実質的に同一ではないとしても，フェイスパウダーは，通常，容器の中心部分からすり鉢状に減っていき，残量が少なくなれば容器の内面寄りの部分に残る傾向にあることは，自明の技術常識であるから，引用発明のネットについて，公知の高い伸縮性を有するものを用いるなどして，少なくとも一部が容器本体の内底の全域に到達できるようにすることが必要であることは，当業者であれば容易に想到できることである。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張は理由がないと判断する。その理由は次のとおりである。
１取消事由１（相違点の認定手法の誤り）について原告は，審決が，本件訂正発明の伸縮性ネットについて，引用発明との間に三つの相違点を認定したことが，相違点認定の手法として不適切であると主張する（前記第３の１）。
この点，審決の認定した相違点３ないし５は，本件訂正発明と引用発明のそれぞれの伸縮性ネットについて，①塗布具に付着する化粧料を調節するとの機能に着目し，伸縮性ネットを押圧する動作のみならずこれを擦る動作が含まれるかどうか（相違点３），②化粧料容器から化粧料の飛散を防ぐという機能に着目し，伸縮性ネットが押圧されない状態において化粧料が飛散することのない網目かどうか（相違点４），③化粧料容器に充填した化粧料を残さず使用するとの機能に着目し，伸縮性ネットが容器本体部の内底の全域に到達可能な伸縮性を有するかどうか（相違点５）の各点において相違点があるというものである。
そうすると，これらの相違点は，伸縮性ネットの構成に係るという点では共通するものの，それぞれ異なる機能や作用効果に関して認定されたものであるということができるから，これらを別個の相違点として認定したからといって，相違点を不当に細分化して認定したということはできない。また，これらの相違点に係る本件訂正発明の構成を合わせても，個々の構成の奏する効果の単なる総和を超える特段の効果が相乗的に奏せられるということもできない。よって，相違点３ないし５を認定した上でこれらの相違点ごとに進歩性の判断を行った審決の認定判断の手法は相当であり，原告の上記主張は採用することができない。
なお，原告の主張中には，審決が相違点２に係る構成の進歩性の判断に当たり相違点を三つに細分化して判断したのも不適切である旨の部分がある。しかしながら，審決は，相違点２全体について，刊行物３，４及び５に示された周知の技術事項を適用するなどして進歩性を否定したのであり，相違点２を更に細分化したのではないから，原告の上記主張も失当である。２取消事由２－１（相違点１に係る進歩性判断の誤り）について引用発明に刊行物２及び３に示される構成を適用することの当否原告は，相違点１に係る本件訂正発明の構成に関し，引用発明に刊行物２及び３に示される構成を適用することは相当ではなく，むしろ阻害事由がある旨主張する（前記第３の２）。
そこで，以下に引用発明の内容及び刊行物２及び３の記載内容を検討する。
ア引用発明の内容
刊行物１（甲１）によれば，引用発明は，従来のフェイスパウダー容器には，内容器に保管されたパウダーが使用者による長期間の使用により減少すると，パウダーの高さが低くなって内容器上部に設置されたネットとパウダーとの距離が遠くなり，ネットを通じてパウダーを使うことができなくなるため，容器の内側に分離装着可能に設置した中間容器に少しずつパウダーを入れて使うようにした構成のものがあるところ，この従来のものには，パウダーを中間容器に小分けする煩わしさや，小分けの際に生じ得る，粉末パウダーの飛散による容器周辺の汚れやパウダーの消耗という問題点があったことから（「考案が属する技術及びその分野の従来技術」），上記のような煩わしさをなくし，容器内部を清潔に維持するようにするフェイスパウダー容器を提供すべく（「考案が解決しようとする技術的課題」），容器本体の内部に内容器とパウダー，ネット体，パフが順次に設置されるパウダー容器において，パウダーとパフの間に，底面が穿孔されたネット容器を設置し，このネット容器の穿孔部分に弾力性が強いネットを水平に維持されるように設置した構成とし，容器本体の内部に設置された内容器に収納されたパウダーを，パフに適量つけて使うために，パフでネット容器底面に固定設置されたネットを上から押圧すると，弾力性が強いネットが内容器の底部分に収納されたパウダーまで到達して，パウダーをパフに付着させるというものであり（「考案の構成及び作用」），これにより，パウダーを中間容器に小分けする煩わしさをなくすとともに，容器内部を清潔に維持することができるという効果を発揮するというものである（「考案の効果」）。
そして，上記のとおりの刊行物１の記載や図面によると，引用発明に係るフェイスパウダー容器は，容器本体の内部にパウダーを収納する内容器が設けられた構成である。


イ刊行物２及び３の内容及びこれらの文献に示された周知技術刊行物２（甲４）によれば，同刊行物に記載された発明は，容器に中蓋を嵌着して中蓋の下方に粉状化粧料を収容する化粧料容器について，従来，中蓋に穿設した無数の小孔を通して粉状化粧料を塗布具に付着させていたところ（【０００２】），携帯時などの振動で，粉状化粧料が小孔を通して塗布具収納室の方に移動し，塗布具が粉状化粧料だらけになってしまうという問題があり，これを解決するために，少なくとも中蓋の仕切り部の一部を伸縮性のある材質で成形し，この仕切り部に無数の切れ込みを入れ，使用しない時には切れ込みが閉じて化粧料収納室を閉鎖し，使用時に仕切り部を伸張させて切れ込みを開き，化粧料を化粧料収納室から切れ込みを通して塗布具に付着できるようにしたものである（【０００３】，【０００４】）。
また，刊行物３（甲５）によれば，同刊行物に記載された発明は，パウダー化粧料を収容する化粧料容器で，容器本体をパウダー収容部と塗布部収容部とに上下に区画する中蓋を備え，中蓋に形成した多数の小孔を介して塗布具にパウダー化粧料を供給するとともに，中蓋を取り外して減少したパウダー化粧料をパウダー収容部に補充しながら使用するものについて，中蓋を，使用時には外れにくく，パウダー化粧料の補充の際には外れやすくすることを目的に，容器本体を，受皿部と，該受皿部の上部外側面に下部内側面が着脱可能に係止される環状枠部とからなるものとし，前記中蓋の周縁フランジ部を前記受皿部の上端と前記環状枠部の下向き面との間に挟み込んで前記収容部本体と前記環状枠体とを接合一体化することにより前記中蓋を固定したものである（【請求項１】，【０００７】，【０００８】）。
そして，刊行物２及び３に記載された化粧料容器は，いずれも実施例やその図面の内容等も踏まえると，化粧料容器の容器本体を単一の構成部品からなる構造とし，中皿を用いることなく化粧料を直接充填するものであると認められ，このような構成は，その構造の簡素さからすれば，化粧料容器における周知の技術事項であると認められる。
ウ検討
物品や器具について，構造の簡略化や部品点数の削減を図ることは，普遍的かつ一般的な技術課題であり，このことは，化粧料容器の技術分野においても同様である。
そして，引用発明に係る容器と刊行物２及び３に記載された容器は，いずれも，容器内にネット容器ないしは中蓋という仕切り手段を設け，この仕切り手段に設けた網目や小孔，切れ込みなどの開口を介して，容器内の化粧料を塗布具に付着させるという点で構造が類似し，その作用や機能が共通する。
そうすると，引用発明の容器本体と内容器からなる複合容器体について，構造の簡略化や部品点数の削減のために，上記イの刊行物２及び３の記載にみられる周知の技術事項を適用し，中皿を用いることなく化粧料を直接充填する単一の構成部品からなる容器本体とすること，すなわち，相違点１に係る本件訂正発明の構成とすることは，当業者において容易に想到し得ることであるということができ，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
原告の主張について
ア原告は，引用発明の容器は，粒度の細かいパウダーを対象とすることに対応して複合容器体とし，内容器ごとのレフィルを使用するものであるのに対し，刊行物２及び３の容器は，パウダーの粒度がさほど細かくないものを対象とし，化粧料の取り出し手段（すなわち仕切り手段）に合成樹脂製のシートや小孔を形成した板材を用いるものであり，パウダーが減少すれば新たにパウダーを追加するなどの使用方法が想定されているから，両者の間に構成や作用効果の相違があり，審決はかかる相違を看過して両者を組み合せた誤りがある旨主張している（前記第３の２）。そして，引用発明に係る容器に収納される化粧料の粒度については，刊行物１に，従来技術ではパウダーを小分けする際に粉末パウダーが散らばって容器周辺が汚なくなるとの記載があることに照らせば，飛散しやすい粒度の細かいパウダーが収納されることが想定されていると考えることができる。
イしかしながら，刊行物１には，内容器がレフィル（内容器ごと交換することによって化粧料を容器に補充するものを指すと解される。以下，同じ。）として用いられるとの明確な記載はなく，ネット容器が内容器に固着されるなど，内容器がレフィルとしてのみ用いられることを示唆する記載もない。また，原告は，引用発明におけるネット容器のフランジの頂面が断面において湾曲しているとして，ネット容器と内容器とは固着されたものであると主張するが，刊行物１中の図面に記載されたネット容器のフランジの形状のみから直ちに，ネット容器が内容器に固着されていると結論付けることはできない。
そうすると，引用発明の仕切り手段にネットを用いた化粧料容器において，粒度の細かい化粧料を収納することを理由に容器の構造が内容器をレフィルとして用いる複合容器体のみに限定されるということはできない。ウまた，刊行物２に記載された容器は，同刊行物（甲４）によると，「最近では，化粧料の密着力，カバー力，付けた時の感触のよさから，粉体をより微細にした超微粒子タイプの粉状化粧料が提供されて」（【０００３】）おり，容器に収納したこのような粒度の細かい粉状化粧料が塗布具収納室に移動することを防ぐために，伸縮性のある材質で形成され無数の切れ込みのある中蓋を設けるというものである。また，刊行物３に記載された容器については，同刊行物（甲５）に化粧料の形状についての明確な記載はないものの，同刊行物の刊行が刊行物２の刊行後であることからすれば，粒度の細かい粉状化粧料を収納することが排除されているとは認め難い。
そうすると，引用発明に係る容器と刊行物２及び３に記載された容器との間で，収納されるべき化粧料の粒度に差異があるとは認められず，両者の仕切り手段の材質に相違があるからといって，引用発明の容器に対して刊行物２及び３に示された容器の構成を適用することが妨げられるとはいえない。
エしたがって，原告の上記主張は採用することができない。３取消事由２－２（相違点２に係る進歩性判断の誤り）について原告は，相違点２に係る本件訂正発明の構成に関し，引用発明に刊行物３及び４に示される構成を採用することには阻害事由がある旨主張する（前記第３の３）。


そこで，以下に刊行物３及び４の記載内容を検討する。ア刊行物３及び４の内容及びこれらの文献に示された周知技術刊行物４（甲６）によれば，同刊行物に記載された発明は，パウダーを収納する容器本体を有するパウダー容器において，容器本体の開口部に上方へ向かって離脱可能に嵌合される，パウダー補充用の開口を設けた中皿を備え，同開口に，パウダーを取り出す小孔を有する内蓋を，上方に向かって離脱可能に嵌合させたもので，内蓋の一端は，折り曲げ自在なヒンジ部を有する帯状係止片によって中皿と係止され，内蓋の他端には，内蓋を引き上げて上記補充用開口から離脱させたり，引き上げられた内蓋に係止された中皿を容器から離脱させるのに用いられる帯状引き上げ操作片が設けられており，これによって，内蓋を離脱させるか中皿を離脱させる２通りの方法で，パウダーを好きなときに必要なだけ補充することを可能にするというものである（【請求項１】，【０００５】ないし【０００９】）。刊行物３（甲５）に記載された発明の内容は前記２イのとおりであり，同刊行物及び刊行物４に記載された化粧料容器は，いずれも，容器本体に対して中蓋ないし中皿（いずれも，本件訂正発明における中枠に相当する。）を抜き取り再差し込み可能とし，化粧料を補充可能とすることにより，容器を使い捨てすることなく再使用するものであると認められる。このような構成は，容器の経済性に資することからすれば，化粧料容器における周知の技術事項であると認められる。
イ検討
物品や器具について，使いやすさの向上や使い捨てせずに再使用して無駄の削減を図ることは，普遍的かつ一般的な課題であり，このことは，化粧料容器の技術分野においても同様であるということができる。そして，引用発明に係る容器と刊行物３及び４に記載された容器は，いずれも，容器内にネット容器ないしは中蓋等の仕切り手段を設け，この仕切り手段に設けた網目や小孔，切れ込みなどの開口を介して，容器内の化粧料を塗布具に付着させるという点で構造が類似し，その作用や機能が共通する。
そうすると，引用発明に係る容器について，化粧料を容器内に補充可能とし，容器を使い捨てせずに再使用して無駄を削減するために，容器本体に対してネット容器を抜き取り再差し込み可能に固定すること，すなわち，相違点２に係る本件訂正発明の構成とすることは，当業者において容易に想到し得ることであるということができるし，その際，収納された化粧料の漏れ等を防ぐため，中枠を容器本体に密接状態で配置することも，当業者が適宜行うことのできる設計事項にすぎない。
よって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
原告の主張について
ア原告は，刊行物３及び４の容器は伸縮性ネットを用いておらず，容器内にパウダーを補充することが前提となっているのに対し，引用発明は中蓋を取り外して化粧料を補充するという手段を排除して伸縮性ネットを採用したものである，また，内容器を有する複合容器においては内容器とネット容器が一体不可分に構成されるのが通常でネット容器を外すことは予定されていない，と主張する（前記第３の３）。
しかるに，仕切り手段に伸縮性ネットが用いられた化粧料容器において，化粧料を補充するためにネット容器を外すことは予定されないとの技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はない。そして，刊行物５（甲３）には，パウダー状化粧料を収容する容器の上面開口に被さるようにネットを装着した容器について，ネットを簡単に取り外しできるようにし，化粧料の詰め替えがきき，繰り返し使用できるようにするため，容器本体に着脱可能に嵌り，開口面を緊張状態で覆う伸縮性ネットが溶着された蓋枠を備えた化粧料容器について記載されている（【請求項１】，【０００１】，【０００４】ないし【０００７】）。
そうすると，仕切り手段に伸縮性ネットが用いられた容器であっても，容器本体への化粧料の補充を可能にするために当該仕切り手段を取り外し可能とすることは，むしろ普通に知られていることであると考えられる。これに対し，原告は，刊行物５に周知性がないとか，同刊行物に記載された容器と本件訂正発明や引用発明の容器との間のネット枠等の構造が相違するなどと主張する（前記第３の３）。
しかし，本件訂正発明や引用発明に係る容器と刊行物５に記載された容器との間に原告の指摘するような構造の相違があるからといって，同刊行物から上記のとおりの技術事項を導くことは否定されないし，かかる技術事項が周知であることを否定すべき事情は見当たらない。さらに，引用発明の化粧料容器において，容器の構造が内容器をレフィルとして用いる複合容器体のみに限定されないのは前記２ア及びイのとおりであり，新たなパウダーを容器に補充する方法として，ネット容器を取り外してパウダーを直接充填することが特に排除されているということもできない。
したがって，引用発明に係る容器内に設けられるネット容器について，化粧料を直接充填することを前提に，抜き取り再差し込み可能に固定するとの構成を適用することに誤りはない。
イ原告は，中枠を容器本体に密接状態で配置することについて，本件特許の出願当時，中身を直接詰め替えるような化粧料容器に用いる化粧料の粒子は比較的粗いものであったから，そのような構成を採用する必要はなかったとも主張する（前記第３の３）。
しかし，引用発明に係る容器には粒度の細かい化粧料を収納することが想定されているのは前記２アのとおりであり，それを踏まえ，化粧料の漏れ等に配慮して，ネット容器を容器本体に密接状態で配置することは，当業者が適宜行うことができることにすぎない。
ウよって，原告の上記主張はいずれも採用することができない。４取消事由２－３（相違点３に係る進歩性判断の誤り）について原告は，審決が，引用発明において，塗布具に付着させる化粧料の調節に当たり，ネットの上を塗布具により押圧する動作に擦る動作をも併用することは，当業者であれば容易に想到し得たと判断したのは，誤りであると主張する（前記第３の４）。
しかしながら，伸縮性ネットを仕切り手段として用いた化粧料容器の内部に充填された化粧料を，仕切り手段を介して塗布具に付着させる量を調節するに当たり，塗布具をネットに押し付ける動作だけでなく塗布具をネットに対し擦る動作をも併用することは，かかる化粧料容器の使用者により普通に行われていることであり，このことは，刊行物５（甲３）に，粉状化粧料を収容する容器の上面開口に被さるように伸縮性ネットを装着した容器について，「パフをネット（５１）の上から擦るように押しつけることにより，パフに化粧料が付着する。又，ネットの存在によって，化粧料の飛散と付着しすぎることが防止される。」（【０００３】）との記載があることに照らしても明らかである。よって，仕切り手段について同様の構造を有する引用発明の容器から化粧料を塗布具に付着させるに当たっても，使用者が同様の動作を行うであろうことは，当業者であれば容易に想到し得ることであり，これと同旨の審決の判断に誤りはない。


原告は，引用発明に使用されているネットは強い弾性力を有するものであり，通常では考えられない大きな網目を有するから，ネットを塗布具で押圧するだけで相当量の化粧料が塗布具に付着するなどと主張する（前記第３の４）。しかし，刊行物１に示された実施例の図面のみから，引用発明に使用された伸縮性ネットの網目の形状や大きさを一義的に確定することはできない。そして，刊行物１には，引用発明における伸縮性ネットの網目の形状や大きさが，使用者が塗布具に化粧料を付着させる動作を塗布具でネットを押圧する動作のみに限定したり，かかる動作とともに通常行われるであろう塗布具をネットに擦る動作を妨げるようなものであることを，裏付ける記載は見当たらない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。５取消事由２－４（相違点４に係る進歩性判断の誤り）について原告は，審決が，引用発明の伸縮性ネットは「容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない網目」を実質的に具備すると判断したのは誤りであると主張する（前記第３の５）。
この点，刊行物５（甲３）には，粉状化粧料を収容する容器の上面開口に被さるようにネットを装着した容器について，「ネットの存在によって，化粧料の飛散と付着しすぎることが防止される。」との記載があることは前記４のとおりであり，これによれば，化粧料容器に仕切り手段として設けられるネットは，化粧料の飛散を防止する機能を有すると認められる。そして，本件訂正発明における「化粧料が飛散することのない網目」についても，網目の形状や大きさについてそれ以上に具体的に特定されていないことに照らして，刊行物５における「ネットの存在によって，化粧料の飛散…が防止される」との記載と同趣旨であると理解される。一方，刊行物１（甲１）には，仕切り手段として設けられている伸縮性ネットが押圧されない状態において奏する作用や効果についての明確な記載はないものの，この伸縮性ネットが，化粧料容器の仕切り手段として設けられ，これを介して塗布具に化粧料を付着させるという点で機能の共通する本件訂正発明や刊行物５における伸縮性ネットと同様に，「ネットの存在によって，化粧料の飛散…が防止される」作用や効果を持つことを否定すべき事情は何ら見当たらない。
そうすると，引用発明の伸縮性ネットは，本件訂正発明の伸縮性ネットと同様に，「容器本体部に充填した化粧料が飛散することのない網目」を実質的に具備するということができ，これと同旨の審決の判断に誤りはない。これに対し，原告は，引用発明が中間容器を必須の構成としているのはネットの網目が単独ではパウダーの飛散を防止することができないからであるとか，単にネットがあるからないよりは飛散しないとの理由には技術的な根拠がないと主張する（前記第３の５）。
しかし，刊行物１（甲１）には，中間容器の機能について，「長期間パウダーを使わない場合には，図１（判決注・省略）のように，ネット容器（１０）とパフ（１６０）の間に中間容器（１４０）を設置すれば，ネット（３０）を保護することができる。」とあるのみであり（「考案の構成及び作用」），伸縮性ネットが化粧料の飛散を防止することができないことを前提に中間容器が設けられているとの記載はない。また，刊行物５の記載を踏まえると，ネットに化粧料の飛散を防止する作用や効果があることに技術的根拠があることを否定することはできない。
原告は，通常の伸縮性を有するネットを容器の深いところまで届かせようとするのであれば，通常時に小さい網目にすることは考え付かないとも主張する（前記第３の５）。
しかしながら，引用発明における伸縮性ネットには「弾力性が強いナイロン材質のネット」（刊行物１「考案が解決しようとする技術的課題」）を用いることが予定されているから，かかるネットの到達可能な範囲を広げるに当たって網目を大きくすることが必須というものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。６取消事由２－５（相違点５に係る進歩性判断の誤り）について原告は，審決が，引用発明の伸縮性ネットが上方から押圧したときにその少なくとも一部が内容器の内底に到達可能な伸縮性を実質的に有していると判断するとともに，引用発明の伸縮性ネットの伸縮性の大きさを必要に応じて最適化し，相違点５に係る本件訂正発明の構成のようにすることは当業者であれば容易になし得たと判断したのは，いずれも誤りであると主張する（前記第３の６）。
しかしながら，刊行物１（甲１）によれば，引用発明は，「特にパウダーを長期間使って内容器に収納されたフェイスパウダーの量が少ないとしても，…パウダーが内容器に収納されたその状態で，ネットを押してパウダーをパフに適量だけつけて，使うことができるようにした」ものであり（「考案が属する技術及びその分野の従来技術」），「容器本体（１００）の内部に設置された内容器（１２０）に収納されたパウダー（１３０）を，パフ（１６０）に適量つけて使うために，パフ（１６０）でネット容器（１０）底面に固定設置されたネット（３０）を上から押圧すると，弾力性が強いネット（３０）が内容器（１２０）の底部分に収納されたパウダー（１３０）まで到達して，パウダー（１３０）がパフ（１６０）に付着する。」というものである（「考案の構成及び作用」）。そうすると，引用発明の伸縮性ネットは，フェイスパウダーの残量が僅少であってもパウダーをパフに付けることができるものであるから，上方から押圧したときにその少なくとも一部が内容器の内底に到達可能な伸縮性を実質的に有していることは明らかである。
そして，化粧料容器の技術分野において，容器に充填収納されている化粧料を残すことなく最後まで使用可能とすることは，当然に内在している技術課題であるといえるところ，引用発明の伸縮性ネットについても，容器内の化粧料を残すことなく取り出すために，その伸縮性を適宜調節して，これを「容器本体部の内底の全域に到達可能な伸縮性を有して前記容器本体を傾けたり振ったりすることなしに前記充填した化粧料を残すことなく使用することができる」ようにすることは，当業者の通常の創作能力の発揮にすぎず，当業者であれば容易に想到することができるといえる。よって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
原告は，刊行物１には内容器の全てのパウダーをすくい取れるとの記述や示唆は皆無であり，引用発明のネットが容器内底の全域に到達する程度の伸縮性を持たせることは考えられないなどと主張する（前記第３の６）。しかしながら，引用発明を原告の主張するとおりに限定的に理解するのは相当ではないし，化粧料を残すことなく最後まで使用可能とすることは当然の技術課題であり，公知文献にその旨の記述や示唆を要するものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
７結論
以上のとおりであり，原告の主張はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部


平成３１年３月７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（ワ）第４２８３３号特許権侵害差止等請求事件（第１事件）平成２９年（ワ）第２１８０３号特許権侵害差止請求事件（第２事件）平成３０年（ワ）第２７９７９号特許権侵害に基づく損害賠償請求事件（第３事件）
口頭弁論終結日平成３１年３月１日
判                      決
別紙当事者目録記載のとおり
主                      文
１被告ソニーは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販売し，輸出し又は販売の申出をしてはならない。
２被告ＳＳＭＭは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販売し又は販売の申出をしてはならない。
３被告ＳＳＭＳは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを販売し，輸出し又は販売の申出をしてはならない。
４被告らは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジ及びその半製品を廃棄せよ。
５被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して１億８２９４万３９３３円，及びうち４４５万４８２７円に対する平成２８年１月１日から，うち２８５５万５３９０円に対する平成２８年４月１日から，うち１７８０万２９８８円に対する平成２８年７月１日から，うち２４４６万１１２９円に対する平成２８年１０月１日から，うち５９７３万８８０２円に対する平成２９年１月１日から，うち４７９３万０７９７円に対する平成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６被告らは，原告に対し，連帯して１億８８３７万４４３２円，及びうち５６３８万８９６０円に対する平成２９年７月１日から，うち５８６４万９２０９円に対する平成２９年１０月１日から，うち３０４５万１０１６円に対する平成３０年１月１日から，うち２４８１万０２０９円に対する平成３０年４月１日から，うち１８０７万５０３８円に対する平成３０年６月２２日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。７被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して１７億２９８６万２２４０円，及びうち５５３０万４２５０円に対する平成２８年１月１日から，うち２億７４２３万０２０５円に対する平成２８年４月１日から，うち２億３８０２万２８３４円に対する平成２８年７月１日から，うち２億１６６１万３１２８円に対する平成２８年１０月１日から，うち３億７１４１万０００３円に対する平成２９年１月１日から，うち５億７４２８万１８２０円に対する平成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
８被告らは，原告に対し，連帯して２９億５４８１万３５３７円，及びうち７億７７８２万２３３２円に対する平成２９年７月１日から，うち６億４３４３万２５１３円に対する平成２９年１０月１日から，うち５億５３８８万９４０８円に対する平成３０年１月１日から，うち７億０３０６万３２８６円に対する平成３０年４月１日から，うち２億７５０５万４６３５円に対する平成３０年７月１日から，うち１５５万１３６３円に対する平成３０年１０月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
９原告のその余の請求を棄却する。
１０   訴訟費用は，第１事件ないし第３事件を通じてこれを１０分し，その１を原告の負担とし，その余を被告らの負担とする。
１１   この判決は，第５項ないし第８項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
（第１事件・第２事件）
１被告ソニーは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販売し，輸出し又は販売の申出をしてはならない。
２被告ＳＳＭＭは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販売し又は販売の申出をしてはならない。
３被告ＳＳＭＳは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを販売し，輸出し又は販売の申出をしてはならない。
４被告らは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジ及びその半製品を廃棄し，それらの製造に用いる設備を除却せよ。
５被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して２億２０００万円，及びうち５５０万円に対する平成２８年１月１日から，うち３３００万円に対する平成２８年４月１日から，うち２２００万円に対する平成２８年７月１日から，うち３３００万円に対する平成２８年１０月１日から，うち６９３０万円に対する平成２９年１月１日から，うち５７２０万円に対する平成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６被告らは，原告に対し，連帯して２億４２００万円，及びうち６６００万円に対する平成２９年７月１日から，うち７１５０万円に対する平成２９年１０月１日から，うち４４００万円に対する平成３０年１月１日から，うち３８５０万円に対する平成３０年４月１日から，うち２２００万円に対する平成３０年６月２２日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（第３事件）


７被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して，１７億２９８６万２２４３円及びうち５５３０万４２４９円に対する平成２８年１月１日から，うち２億７４２３万０２０６円に対する平成２８年４月１日から，うち２億３８０２万２８３５円に対する平成２８年７月１日から，うち２億１６６１万３１２９円に対する平成２８年１０月１日から，うち３億７１４１万０００４円に対する平成２９年１月１日から，うち５億７４２８万１８２０円に対する平成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。８被告らは，原告に対し，連帯して，２９億５４８１万３５３８円及びうち７億７７８２万２３３２円に対する平成２９年７月１日から，うち６億４３４３万２５１４円に対する平成２９年１０月１日から，うち５億５３８８万９４０９円に対する平成３０年１月１日から，うち７億０３０６万３２８５円に対する平成３０年４月１日から，うち２億７５０５万４６３５円に対する平成３０年７月１日から，うち１５５万１３６３円に対する平成３０年１０月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
第１事件・第２事件は，発明の名称を「磁気記録媒体，磁気信号再生システムおよび磁気信号再生方法」とする特許第４４５９２４８号に係る特許権及び発明の名称を「磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法」とする特許第３８１８５８１号に係る特許権を有する原告が，被告ら（以下，単に「被告」と表記することもある。）による別紙物件目録１記載のデータカートリッジ（以下「被告自社製品」という。）の製造・販売等が原告の上記各特許権を侵害すると主張して，①被告らに対し，特許法１００条１項に基づく被告自社製品の製造・販売等の差止めを，②被告らに対し，特許法１００条２項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を，③被告ソニー及び被告ＳＳＭＭに対し，民法７０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２億２０００万円及び上記第１，５記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，④被告らに対し，民法７０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２億４２００万円及び上記第１，６記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
第３事件は，上記特許第４４５９２４８号に係る特許権を有する原告が，被告らによる別紙物件目録２記載のデータカートリッジ（以下「被告ＯＥＭ製品」といい，被告自社製品と併せて「被告製品」という。）の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して，①被告ソニー及び被告ＳＳＭＭに対し，民法７０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金１７億２９８６万２２４３円及び上記第１，７記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，②被告らに対し，民法７０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２９億５４８１万３５３８円及び上記第１，８記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。１前提事実（証拠（枝番を付さないものは全ての枝番を含む。以下同じ。）を掲げない事実は当事者間に争いがない。）
(1)原告の特許権
原告は，次の特許権（以下，後記ア記載の特許権を「本件特許権１」と，後記イ記載の特許権を「本件特許権２」といい，併せて「本件特許権」という。また，これらの特許をそれぞれ「本件特許１」，「本件特許２」といい，併せて「本件特許」という。さらに，本件特許１の願書に添付した明細書を「本件明細書１」と，本件特許２の願書に添付した明細書を「本件明細書２」という。）を有している。
ア本件特許権１
(ｱ)特許番号       特許第４４５９２４８号(ｲ)発明の名称      磁気記録媒体，磁気信号再生システムおよび磁気信号
再生方法
(ｳ)出願日          平成１９年３月３０日
(ｴ)優先日        平成１８年３月３１日
(ｵ)優先権主張国    日本国
(ｶ)登録日          平成２２年２月１９日
イ本件特許権２
(ｱ)特許番号       特許第３８１８５８１号(ｲ)発明の名称      磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法(ｳ)出願日          平成１３年１１月２６日
(ｴ)優先日        平成１３年７月３０日
(ｵ)優先権主張国    日本国
(ｶ)登録日          平成１８年６月２３日
(2)特許請求の範囲の記載
本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１及び請求項２の記載は，それぞれ本判決添付の本件特許に係る特許公報の該当項記載のとおりである（以下，本件特許１の請求項１に係る発明を「本件発明１－１」と，同請求項２に係る発明を「本件発明１－２」といい，これらを併せて「本件発明１」という。また，本件特許２の請求項１に係る発明を「本件発明２－１」と，同請求項２に係る発明を「本件発明２－２」といい，これらを併せて「本件発明２」という。）。
(3)本件発明１の構成要件
本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件１Ａ」のようにいう。）。
ア本件発明１－１
１Ａ非磁性支持体の一方の面に，六方晶フェライト粉末および結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒
体であって，
１Ｂ磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１
００００ｎ㎥の範囲であり，
１Ｃバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２
００００～８００００ｎ㎥の範囲であり，


１Ｄ原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲ
ａは０．５～２．５ｎｍの範囲であり，かつ
１Ｅ六方晶フェライト粉末の平均板径は１０～４０ｎｍの範囲であること１Ｆを特徴とする磁気記録テープ。
イ本件発明１－２
１Ｇ再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信
号再生システムにおいて使用される
１Ｈ請求項１に記載の磁気記録テープ
(4)本件発明２の構成要件
本件発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件２Ａ」のようにいう。）。
ア本件発明２－１
２Ａ磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再
生システムであって，
２Ｂ前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこ
の順に有し，
２Ｃ－１前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であり，
かつ
２Ｃ－２前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍ
の範囲であること
２Ｄを特徴とする磁気記録再生システム。
イ本件発明２－２
２Ｅ前記磁気記録媒体は磁気テープである
２Ｆ請求項１に記載の磁気記録再生システム。
(5)被告らの行為
ア平成２７年１２月から平成２９年３月まで（以下「本件期間①」という。）被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ソニーに販売し，被告ソニーは，被告製品を販売，輸出していた。
イ同年４月から同年９月まで（以下「本件期間②」という。）被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ＳＳＭＳに販売し，被告ＳＳＭＳは，被告製品を被告ソニーに販売し，被告ソニーは，被告製品を販売，輸出していた。
ウ同年１０月から被告自社製品につき平成３０年６月２１まで，被告ＯＥＭ製品につき同年９月３０日まで（以下「本件期間③」という。）被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ＳＳＭＳに販売し，被告ＳＳＭＳは，被告製品を販売，輸出していた。
エなお，被告ＯＥＭ製品の取引形態には，①被告らの間における最終販売者である被告ソニー又は被告ＳＳＭＳが，日本国内から海外の販社に対して被告製品を販売（輸出）する取引形態（以下「取引形態１」という。）と，②被告製品の製造業者である被告ＳＳＭＭが被告製品を海外に輸出し，海外において被告ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭＳを介して海外の顧客に販売する取引形態（以下「取引形態２」という。）が存在した。
(6)被告製品及び被告システムの構成等
ア本件発明１に関連する被告製品の構成等
(ｱ)本件発明１に関連する被告製品の構成等について，原告は，以下のとおり主張する。
１ａバリウムフェライト粉末および結合剤を含む磁性層，非磁性層，非磁性のベースフィルム及びバックコート層の４層構造を有する磁気
記録媒体であって，
１ｂ磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は５８８８ｎ
㎥であり，
１ｃバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は４
４６６８ｎ㎥であり，
１ｄＮａｎｏｓｃｏｐｅ   Ⅲａによって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａ（測定範囲：４０μｍ×４０μｍ）は１．６４８ｎｍで
あり，かつ
１ｅバリウムフェライト粉末の平均板径は２４ｎｍであること１ｆを特徴とする磁気テープ。
１ｇ再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムに
おいて使用される
１ｈ１ａ～１ｆの磁気記録テープ。
(ｲ)これに対して，被告らは，以下のとおり認否する。被告製品が構成１ａ，１ｆを有することは認め，その余は否認する。
イ本件発明２に関連する被告システムの構成等
(ｱ)被告製品にはＬＴＯ－７ドライブにより磁気信号が記録され，被告製品に記録された信号をＬＴＯ－７ドライブに備えられたＧＭＲヘッドが再生することができ，その際，被告製品とＬＴＯ－７ドライブとが，磁気記録再生システムをなす（以下「被告システム」という。）。(ｲ)本件発明２に関連する被告システムの構成について，原告は，以下のとおり主張する。
２ａ磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５２．３４ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号をＧＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再
生システムであって，
２ｂ前記磁気記録媒体は，非磁性のベースフィルム上に，非磁性粉末と結合剤を含む非磁性層と，バリウムフェライト粉末と結合剤を含む磁性層とを，この順に有し，非磁性層と磁性層とが設けられた面と
は反対側の面にバックコート層を有し，
２ｃ－１前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が２個／１００００μ㎡であり，かつ２ｃ－２前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａ（測定範囲：１００μｍ×１００μｍ）が１．７７１ｎｍであること
２ｄを特徴とする磁気記録再生システム。
２ｅ磁気記録媒体は磁気テープである
２ｆ２ａ～２ｄの磁気記録再生システム。


(ｳ)これに対して，被告らは，以下のとおり認否する。被告システムが構成２ａ，２ｂ，２ｄ，２eを有することは認める。構成２ｃ－１については，被告システムにおいて，磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が２個／１００００μ㎡であることは否認する。ただし，当該凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であることは争わない。
構成２ｃ－２については，被告システムにおいて，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａ（測定範囲：１００μｍ×１００μｍ）が１．７７１ｎｍであることは否認する。ただし，当該ＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲であることは争わない。
被告システムが構成２ｆを有することについては否認する。上記のとおり，被告システムは構成２ｃ－１及び２ｃ－２を有しない。
(7)被告らの無効主張に関する公知文献等
本件特許１の優先日前の公知文献として，平成１３年４月２０日に公開された特開２００１－１１００３２（乙２８。以下「乙２８文献」といい，乙２８文献に記載された発明を「乙２８発明」という。）がある。本件特許２の優先日前の公知文献として，①平成１３年３月３０日に公開された特開２００１－８４５４９（乙４５。以下「乙４５文献」といい，乙４５文献に記載された発明を「乙４５発明」という。），②平成１３年５月１８日に公開された特開２００１－１３４９１９（乙８８。以下「乙８８文献」といい，乙８８文献に記載された発明を「乙８８発明」という。）がある。
また，被告らは，本件特許１及び２の各優先日前の公然実施発明として，①製品名「ＤＧＤ１２５Ｐ」（ロット番号：Ｃ４４１８２８）の磁気テープ（以下「磁気テープ１」という。被告らが「公然実施テープ１」と称するもの。）により公然実施されていた発明（以下「引用発明１」という。被告らも同様に称する。），②製品名「ＬＴＸ４００Ｇ」（ロット番号：１Ａ４５２Ｐ００７０４）の磁気テープ（以下「磁気テープ２」という。被告らが「公然実施テープ３」と称するもの。）により公然実施されていた発明（以下「引用発明２」という。被告らが「引用発明４」と称するもの。），③製品名「ＤＧＤ１２５Ｐ」（ロット番号：Ｃ４４１２２８４）の磁気テープ（以下「磁気テープ３」という。被告らが「公然実施テープ４」と称するもの。）及び磁気テープ１により公然実施されていた発明（以下「引用発明３」という。被告らも同様に称する。）があると主張するが，原告はこれを争う。
(8)ＬＴＯ－７規格及びＡＰ－７５契約
ＬＴＯ－７規格（LTOUltrium7）は，Hewlett-Packard   Limited，InternationalBusinessMachines   Corporation（ＩＢＭ）及びQuantumCorporation（以下，三社を併せて「ＴＰＣｓ」（「TechnologyProviderCompanies」の略）という。）によって２０１５年（平成２７年）に策定されたデータカートリッジの標準規格である。ＦＳＰ（「規格仕様参加者」を意味する。「FormatSpecificationparticipant」の略。）がＴＰＣｓとの間で締結する特許ライセンス契約は，●（省略）●との表題が付された定型の契約書により締結される（以下「ＡＰ－７５契約」という。）。
原告は，●（省略）●，ＴＰＣｓとの間で，ＡＰ－７５契約を締結した（以下「原告ＡＰ－７５契約」という。）。
一方，被告ソニーは，●（省略）●，ＴＰＣｓとの間で，ＡＰ－７５契約を締結した（以下「被告ＡＰ－７５契約」という。）（乙１）。被告製品は，ＬＴＯ－７規格に準拠している。
(9)管轄合意等
原告ＡＰ－７５契約１１条１１項には，●（省略）●旨の定めがある（以下「本件管轄合意」という。）。
なお，原告ＡＰ－７５契約８条２項には，●（省略）●規定し，●（省略）●と規定する。（乙１，弁論の全趣旨）
２争点
本件の争点は，以下のとおりである。なお，第３事件においては，原告は，本件特許権１（本件発明１－１）の侵害に基づく損害賠償請求のみをしているため，争点２，４，５，７，８及び１０は，第１事件・第２事件のみの争点である。また，争点６－８及び１１－２は，第３事件のみの争点である。
(1)国際裁判管轄があるか（争点１）
(2)差止請求等に係る訴えの利益があるか（争点２）(3)被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか（争点３）なお，構成要件１Ａ，１Ｄないし１Ｆの充足性については当事者間に争いがない。また，構成要件１Ｈの充足性は構成要件１Ａないし１Ｆの充足性に準じる。
ア被告製品は構成要件１Ｂを充足するか（争点３－１）イ被告製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点３－２）ウ被告製品は構成要件１Ｇを充足するか（争点３－３）(4)被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか（被告製品は構成要件２Ａを充足するか）（争点４）


なお，構成要件２Ｂないし２Ｅの充足性については当事者間に争いがない。また，構成要件２Ｆの充足性は構成要件２Ａないし２Ｄの充足性に準じる。(5)本件特許権２の間接侵害が成立するか（争点５）(6)本件特許１に無効理由が存するか（争点６）ア磁気テープ１に基づく進歩性欠如（無効理由１－１）（争点６－１）イ実施可能要件違反（無効理由１－２）（争点６－２）ウ明確性要件違反（無効理由１－３）（争点６－３）エサポート要件違反（無効理由１－４）（争点６－４）オサポート要件違反（無効理由１－５）（争点６－５）カ磁気テープ２に基づく進歩性欠如（無効理由１－６）（争点６－６）キ実施可能要件違反（無効理由１－７）（争点６－７）ク乙２８文献に基づく新規性欠如（無効理由１－８）（争点６－８）(7)本件特許２に無効理由が存するか（争点７）ア乙４５文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－１）（争点７－１）イ磁気テープ１及び磁気テープ３に基づく進歩性欠如（無効理由２－２）
（争点７－２）
ウサポート要件違反（無効理由２－３）（争点７－３）エサポート要件違反（無効理由２－４）（争点７－４）オ乙８８文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－５）（争点７－５）(8)本件特許２の請求項は●（省略）●に当たるか（権利濫用の成否）（争点８）
(9)被告らに共同不法行為が成立するか（争点９）
(10)除却請求の当否（争点１０）
(11)損害の有無及び額（争点１１）
ア特許法１０２条２項の適用があるか（争点１１－１）イ輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１－２）
ウ限界利益額（争点１１－３）
エ推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１－４）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１（国際裁判管轄があるか）
（原告の主張）
ア本件訴えに係る原告の請求は，本件特許権の侵害に基づく差止請求及び不法行為に基づく損害賠償請求であるところ，わが国の民事訴訟法３条の２第３項（被告の所在地），３条の３第８号（不法行為地）に基づき，日本の裁判所は当然に本件訴えにつき裁判管轄を有する。以下のとおり，原被告間に管轄合意は存在しておらず，また，本件紛争に原告ＡＰ－７５契約に記載された本件管轄合意が適用される余地もなく，これらに関する被告らの主張は失当である。
イまず，被告らは原告ＡＰ－７５契約の締結当事者ではなく，同契約１１条１１項において管轄合意をした●（省略）●ではないから，原被告間には管轄の合意が存在しない。したがって，被告に対する本件訴えに係る紛争について，原告が本件管轄合意による拘束を受ける余地はない。このことのみをもってして，被告の主張は失当である。
被告が根拠として挙げる民法５３９条は管轄合意とは全く関係のない条文である。また，被告が主張する●（省略）●の確立した判例法は存在しない。●（省略）●法下の判例によれば，契約の「第三者受益者」は，契約に定められた全ての合意事項を行使できるわけではなく，あくまで，契約の当事者が明確に（specifically）意図した範囲内において，権利を行使し又利益を享受しうるにすぎない。しかも，●（省略）●法下での契約解釈においては，契約の一部の箇所で用いられた用語が，他の箇所において用いられていない場合，当該他の箇所では，当該用語は意図的に排除されたものとして理解されなければならない。この点，原告ＡＰ－７５契約において，●（省略）●ところ，８条２項は●（省略）●，管轄合意条項である１１条１１項には，●（省略）●，むしろ，●（省略）●このような８条２項と１１条１１項の記載の相違からすれば，原告ＡＰ－７５契約の当事者が，１１条１１項の管轄合意条項が●（省略）●とは到底理解できず，むしろ，原告ＡＰ－７５契約において，１１条１１項は，●（省略）●であり，●（省略）●と理解すべきである。したがって，被告は，原告ＡＰ－７５契約の管轄合意条項による拘束を原告に対して主張することはできない。
以上より，「第三者受益者」であることを理由とする被告の主張には理由がない。
ウさらに，本件管轄合意が適用対象とする請求は，●（省略）●すなわち，●（省略）●を意味することは，その文言上明らかである。したがって，各国の知的財産権の侵害に基づく差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求は，●（省略）●にも●（省略）●にも該当しないから，ＴＰＣｓに対する請求であったとしても，本件管轄合意が適用対象とする請求に含まれない。本件において被告が主張している，規格参加者（ＦＳＰ）による，ＴＰＣｓとの間で契約を締結した他のＦＳＰに対する知的財産権の侵害に基づく差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求がこれに含まれないことは，一層明らかである。上記文言を以上のとおり解すべきことは，契約当事者の合理的意思にも合致する。
被告の主張は，●（省略）●法下ないし連邦法下の判例に照らしても，明らかに不合理な結論を招く。すなわち，●（省略）●法において，契約は，「commerciallyunreasonable」（商業上不合理に）に解釈されてはならず，また，当事者の合理的な期待に反する結果となる解釈を行ってはならないとされているところ，連邦巡回区控訴裁判所（以下「ＣＡＦＣ」という。）の判決によれば，日本の特許権の侵害の成否について，米国の地方裁判所が判断することはできないから，日本の特許権の侵害訴訟が●（省略）●裁判所を専属管轄とする管轄合意条項の対象となるという解釈は明らかに不合理であるし，日本の特許権の日本における侵害行為に対する訴訟について，日本の裁判所による審理判断を受けられないと解することは，当事者の合理的な期待に反する結果となる。被告がその主張の根拠として挙げるＣＡＦＣの判決は本件とは事案が異なり，普遍的な判断ではない。エさらに，被告は，被告が●（省略）●の裁判所に訴訟を提起したことを理由に，日本の裁判所は本件訴えについて国際裁判管轄を有しないというべきであると主張するが，本件訴えに係る請求は，本件管轄合意の対象ではないから，●（省略）●の裁判所は国際裁判管轄を有さず，国際訴訟競合の問題は生じないし，仮に，●（省略）●の裁判所が何らかの理由で裁判管轄を肯定するとしても，本件訴えに係る原告の請求は日本の裁判所が最も適切な判断をなしうるものであり，却下されるべきは被告が提訴した●（省略）●の訴訟であって，本件訴えが却下されるべきことにはならない。


（被告らの主張）
ア本件訴えに係る原告の各請求については，●（省略）●裁判所の管轄に専属的に服する旨の合意が存在する。したがって，日本の裁判所は，本件訴えについて国際裁判管轄を有しないから，本件訴えは却下されるべきである。その理由は，以下のとおりである。
イ本件管轄合意条項が被告にも及ぶこと
被告は，原告ＡＰ－７５契約の当事者ではない。しかしながら，被告は●（省略）●として，原告ＡＰ－７５契約の８条２項に規定する●（省略）●に該当し，契約上，●（省略）●と規定されている。これは，日本法上の「第三者のためにする契約」（民法５３７条）における受益者の地位に相当するものであると解される。他方，第三者のためにする契約において，当事者間の紛争について管轄合意が存在する場合，受益の意思表示をした受益者と，当該受益者に対して債務を負う諾約者との間の紛争にも，原則として当該管轄合意が適用されると解すべきである。このことは，民法５３９条において，諾約者は要約者に対する契約上の抗弁をもって受益者に対抗することができると規定されていることからも明らかである。また，●（省略）●法上も，第三者受益者は管轄合意に基づく管轄違いの抗弁を主張することができるとされている。すなわち，●（省略）●確立した判例法によれば，①当該第三者が，当該契約の第三者受益者（third-partybeneficiary）である場合，②当該第三者が，グローバルな取引（globaltransaction）の当事者であり，当該契約が当該取引の一部であり，かつ，それらの契約が，同一の時期に，同一の当事者間で，又は同一の目的のために，締結されたものである場合には，契約当事者でない第三者は，当該契約における管轄合意条項を行使することができるとされているところ，本件は，上記①及び②の場合に該当する。
ウ原告の各請求は，原告ＡＰ－７５契約から生じ，又はこれに関連する請
求であること
被告は，本件訴訟において，後記(8)のとおり，仮に被告製品が本件発明２に係る物の生産にのみ用いる物であるならば，本件発明の各請求項もまた●（省略）●に該当すると主張しており，上記各請求項が●（省略）●に該当する場合には，●（省略）●になり，また，●（省略）●から，通常実施権の抗弁ないし権利濫用の抗弁が成立し，原告の請求は棄却を免れない。ところで，●（省略）●の文言は，ＡＰ－７５契約に登場する契約文言であり，その文言解釈は，原告ＡＰ－７５契約の解釈の問題である。そして，原告ＡＰ－７５契約１１条１１項は，同契約は●（省略）●を規定するとともに，●（省略）●を規定している。
そうすると，本件訴訟において，原告の請求に理由があるか否かを判断するためには，原告ＡＰ－７５契約の解釈を行うことが必須であるから，本件訴訟に係る原告の請求は，原告ＡＰ－７５契約に関連する請求に該当し，●（省略）●裁判所の専属的な管轄権に属するというべきである。このことは，原告ＡＰ－７５契約１１条１１項における●（省略）●の範囲を●（省略）●法に基づいて解釈（「無根拠ではない紛争」がある事例で関連性を認め管轄合意の適用を認めたＣＡＦＣの判決）しても，また●（省略）●法から離れて解釈しても同様であるし，また，原告ＡＰ－７５契約の当事者の合理的意思にも合致する。
エしたがって，本件訴えに係る原告の各請求については，●（省略）●裁判所の管轄に専属的に服する旨の合意が存在するから，日本の裁判所は本件訴えについて国際裁判管轄を有しない。
なお，被告は，平成２８年７月２７日，原告による●（省略）●の行為が被告に対する義務に違反し，反競争的行為であるとして，●（省略）●裁判所に訴訟を提起した。●（省略）●の文言を含め，原告ＡＰ－７５契約の解釈は，当該問題について専属的な管轄権を有する当該裁判所により，当該訴訟において行われることになる。したがって，この問題について，日本の裁判所において重ねて審理・判断することは妥当ではない。かかる観点からも，日本の裁判所は本件訴えについて国際裁判管轄を有しないというべきである。
(2)争点２（差止請求等に係る訴えの利益があるか）
（原告の主張）
被告自社製品の製造・販売等の差止請求及びそれに伴う被告自社製品ないしその半製品の廃棄請求及び製造設備の除却請求に係る訴えには，訴えの利益がある。
（被告らの主張）
原告は，本件訴訟において，被告らに対する被告自社製品の製造・販売等の差止請求をしているが，平成３０年６月２１日に行われた東京地方裁判所平成３０年（ヨ）第２２０６１号事件の第２回審尋期日において，原告と被告らとの間で裁判上の和解が成立した。当該和解においては，和解条項の第２項として，「被告ら（本件訴訟における被告ら）は，磁気テープカートリッジ『ＬＴＸ６０００Ｇ』（本件訴訟における被告自社製品）を製造し，販売し，輸出し，又は販売の申出をしない。」ことが定められた（乙２０７）。上記和解条項の第２項は，原告が本件訴訟において，被告らに対する差止請求として求めている給付の内容と同一内容の給付を実現するものであり，上記和解が成立したことにより，原告はかかる給付を実現するための債務名義を既に取得したものである。かかる原告に対し，同一内容の債務名義を重ねて付与しなければならない理由は何ら存在しない。
したがって，原告の本件訴えのうち，差止請求に係る部分は，上記和解成立により訴えの利益を失ったものであり，不適法であるから，却下されるべきである。また，差止請求に係る訴えが不適法なものである以上，これに付帯する被告自社製品・半製品の廃棄請求及び製造設備の除却請求に係る訴えもまた不適法なものであるから，同様に却下されるべきである。(3)争点３（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）ア被告製品は構成要件１Ｂを充足するか（争点３－１）
（原告の主張）
被告製品の磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（以下「ＰＳＤ」ということがある。）は５８８８ｎ㎥である（被告製品の構成１ｂ）から，構成要件１Ｂを充足する。
（被告らの主張）


被告製品が構成１ｂを有すること，及び構成要件１Ｂを充足することは，いずれも否認する。構成要件１Ｂの，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」との文言は不明確であるから，そもそも，構成要件１Ｂについて構成要件充足性を論じることはできない。また，原告は，被告製品について，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は５８８８ｎ㎥であると主張するが，原告がここでいう「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」は，構成要件１Ｂの上記文言をそのまま引き写したものにすぎず，それ自体不明確であるから，結局，原告は被告製品の構成を十分に特定して主張していない。
また，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法・条件の解釈いかんによっては，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」が「８００～１００００ｎ㎥」であることの立証がないことに帰する可能性があるので，かかる観点からも，構成要件１Ｂの充足性は争う。
イ被告製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点３－２）
（原告の主張）
(ｱ)被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は４４６６８ｎ㎥である（被告製品の構成１ｃ）から，構成要件１Ｃを充足する。
(ｲ)乙５８，５９の測定結果が信用できないことa乙５８で示される測定結果に係る測定条件（測定エリア）は「２９０×２２０μ㎡」であり，構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するための測定条件（測定エリア：２４０μｍ×１８０μｍ（本件明細書１・段落【００１３】））とは異なるから，乙５８の測定結果は，構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を示すものではない。また，乙５９は，測定エリアを「６２４×４６８μ㎡」とした場合の測定結果であるところ，かかる測定条件（測定エリア）は，やはり構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するための測定条件（測定エリア：２４０μｍ×１８０μｍ）とは異なるから，乙５９の測定結果もまた構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を示すものではない。このとおり，乙５８及び乙５９は，被告製品が構成要件１Ｃを充足する構成を備えていないことを示す証拠として不適切である。
b乙５８は適切な条件で１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測
定したものではないこと
乙５８には，新潟県工業技術総合研究所が保有する非接触光学式粗さ測定機である三次元構造解析顕微鏡「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」の対物レンズの倍率を１０倍，中間レンズの倍率を２倍として，被告製品を測定した測定結果が示されている。原告が，上記測定機の状態について，Ｗｙｋｏ社製測定機のメンテナンスを行っている専門業者であるブルカー・エイエックスエス株式会社（以下「ブルカー社」という。）に検証を依頼したところ，「１０倍対物＋２倍中間レンズのフォーカスがずれている（＝正確な表面からのコントラストが取れない）」ため，磁気テープのＰＳＤ値を正確に測定することができない状態にあることが判明した（甲５１，５２）。「コントラストが取れない」のは，乙５８もまったく同様である（例えば乙５８・７頁のSurfaceDataの図参照）。そして，新潟県工業技術総合研究所の研究員によれば，同センター保有の「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」は，ここ数年，製造メーカーによる機器の状態確認及びメンテナンスが一切行なわれていないとのことであった。したがって，ブルカー社による検証（平成２９年１０月１７日）の約１年前に被告ソニーが上記測定機を用いて被告製品を測定した時点（平成２８年１０月２８日）においても，同測定機の対物レンズの倍率を１０倍，中間レンズの倍率を２倍として磁気テープのバックコート層を検体とした場合，正確な測定を行える状態になかったと考えられる。上記に加え，乙５８の記載それ自体が不合理であり，信用性に疑義がある。まず，乙５８には「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」のキャリブレーションが行われたかどうかについて一切記載がないため，それが行われていたかどうか定かでない。また，乙５８には具体的な測定結果を裏付ける資料がなく，乙５８・別紙１記載の各数値について，それを裏付ける資料が開示されておらず，その信用性が乏しい。このように，乙５８の測定結果は，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を正しく測定したものということはできず，その証拠価値は否定されるべきである。
c乙５９も信用できないこと
乙５９では，対物レンズの倍率を５倍，中間レンズの倍率を２倍という低倍率のレンズの組み合わせを選択しているところ，乙５９に係るSurfaceData（例えば乙５９・７／１０頁に示される図）は，乙５８に係るSurfaceData（例えば乙５８・７頁の図）と同様に（あるいはそれ以上に）コントラストが劣っている。
上記ｂのとおり，乙５８に係るSurfaceDataでさえフォーカスがずれていてコントラストが取れておらず，表面の形状が全体的にぼやけてしまい測定を行うには不適切であるのだから，それよりも同程度（あるいはそれ以上に）コントラストが取れておらず表面の形状がぼやけている乙５９に係る測定が不適切であることは明らかである。これは，レンズの倍率が小さいと，表面の微細な形状まで観測することができず，表面の微細な粗さを正確には測定できないという技術常識にも合致する。
よって，乙５９は，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を立証する証拠として信用性を欠くことは明らかである。


(ｳ)「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の解釈について本件明細書１・段落【００１３】において，測定機の記載は「非接触光学式粗さ測定機」として特定され，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」との記載はあくまで括弧書きにすぎないことからしても，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」との用語は，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定される１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を意味するものと解釈すべきであって，必ずしも「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に限定されるものではない。また，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定における測定エリアについては，本件明細書１・段落【００１３】に「２４０μｍ×１８０μｍ」という具体的な記載があるが，かかる記載に接した当業者においては，使用する測定機において，測定エリアが，「ＨＤ２０００を用いて測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定した場合の測定エリア」と評価できる測定エリアを意味するものと理解する。この点，特許法７０条は，発明の技術的範囲の認定において，明細書その他の記載を斟酌すべきことを規定しており，クレームの文言を明細書の記載を斟酌して解釈することは，むしろ特許法上予定されたものである。
なお，被告らは，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」は，現在，入手ないし利用することができない状態にあると主張するが，そもそも，測定機が「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に限定されることはないし，現在入手ないし利用することができない状態でもない。
(ｴ)追加実験（甲６２）の結果
原告は，被告製品が構成要件１Ｃを充足することを立証するため，公証人立会いの下，原告が保有する非接触光学式粗さ測定機である三次元構造解析顕微鏡「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を用いて，原告訴訟代理人が市場で購入した被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した。そうしたところ，被告製品が構成要件１Ｃを充足することが改めて確認された。
なお，測定エリアは「２３６．４μｍ×１７９．６μｍ」であり，対物レンズの倍率を５０倍，中間レンズの倍率を０．５倍とした。また，実験に用いた「ＨＤ２０００」の状態について，ブルカー社に検証を依頼したところ，「光学系が良好なため，５０倍対物＋０．５倍中間レンズの組み合せで磁気テープのＰＳＤ値を正確に測定することができる」状態とのことであった（甲５１，５２）。
測定に先立ち，キャリブレーションが行われたことは公証人が確認している。また，サンプル数について，原告は侵害立証のために５個のサンプルを作成し，各サンプルについて５か所ずつ（計２５か所）スペクトル密度を測定したところ（甲６２），これらは全て構成要件１Ｃが規定する数値範囲内にあった。
(ｵ)乙９２は信用性を欠くこと
aキャリブレーションを行わない状態での測定
原告は，偶然にも，被告ソニーと同時期に，ＮＴ９１００を使用して被告製品のスペクトル密度の測定を試みていた（甲６１）。平成２９年１１月２０日，原告はＮＴ９１００を使用して被告製品のスペクトル密度の測定を試みたものの，この時ＮＴ９１００はキャリブレーションが正しく行えない状態であった。かかる状態での測定結果はトレーサビリティが確保できず，その測定値の信頼性は乏しいものではあったが，原告は，機器の状態確認のため，キャリブレーションを行わずに被告製品のバックコート層表面のスペクトル密度を測定した。そうしたところ，被告製品のバックコート層表面のＰＳＤの測定値は１８５４０ｎ㎥（１０μｍピッチ）であったが，測定結果に係るSurfaceDataの画像がぼやけていたので（甲６１・別紙１上図），対物レンズのフォーカスがずれていることが疑われた。そこで，原告は施設の担当者に了解をとったうえで，その立会いの下，対物レンズのフォーカスを可能な限り調整し，再度測定したところ，測定値は３６１２０ｎ㎥（１０μｍピッチ）となった（フォーカス調整後の測定結果に係るSurfaceDataの画像は甲６１・別紙２上図のとおりである。）。
bキャリブレーションを行った状態での測定
平成２９年１１月３０日，原告従業員は，施設担当者からＮＴ９１００のキャリブレーションが正しく行えることを確認した旨の連絡を受けて，被告製品のバックコート層表面のスペクトル密度を測定した（甲６１）。この時，原告従業員は，レンズのフォーカスを正しく調整し，キャリブレーションを行い，ＮＴ９１００が被告製品の正確なスペクトル密度の値を測定できる状態にあることを確認してから測定を開始した。そうしたところ，測定結果から，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲内にあり，被告製品が構成要件１Ｃを充足することが改めて確認された。
c乙９２の測定時において，ＮＴ９１００の対物レンズのフォーカスがずれており，ＰＳＤ値を正確に測定できる状態になかった蓋然性が
高いこと
上記a及びbで述べた事実に照らせば，乙９２に係る測定時において，ＮＴ９１００の対物レンズのフォーカスがずれており，ＮＴ９１００はＰＳＤ値を正確に測定できる状態になかった蓋然性が高いことが理解できる。すなわち，①平成２９年１１月２０日のフォーカス調整前（フォーカスがずれた状態）の測定結果と，②同日のフォーカス調整後（フォーカスが合った状態）の測定結果を比べると，両者の測定値は２倍程度異なっている。一般に，フォーカスがずれているとコントラストが取れないため，ＰＳＤ値がかなり低い値となることが知られているところ（甲５２），上記①と②の測定結果の相違は，フォーカスがずれていることによるものと特定できる。また，上記①の測定結果（平成２９年１１月２０日のフォーカス調整前（フォーカスがずれた状態））と，乙９２に示された測定結果を比べると，ほぼ等しい値になっている。ＮＴ９１００の使用記録上，被告ソニーが測定を行ったとする平成２９年１１月１０日から上記①の測定が行われた同月２０日までの間に，本顕微鏡が使用された記録は存在しなかった（甲６１）。したがって，乙９２に係る測定は，上記①の測定と同様に，フォーカスがずれた状態で行われた蓋然性が高い。


以上のとおり，乙９２は，「被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が，クレーム範囲内に入らないこと等」を立証趣旨とする証拠として不適切であり，これに基づく被告らの主張は成り立たない。
(ｶ)原告が行った追加実験によって被告製品が構成要件１Ｃを充足するこ
とが改めて確認されたこと
今般，原告は，被告製品が構成要件１Ｃを充足することをより一層明らかにするため，公証人立会いの下，原告が保有する非接触光学式粗さ測定機である三次元構造解析顕微鏡「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」，及び，（住所は省略）所在のナノ・マイクロ産学官共同研究施設ＮＡＮＯＢＩＣ（以下「ＮＡＮＯＢＩＣ」という。）が保有する「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ９１００Ａ」を用いて，原告訴訟代理人が市場で購入した被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した。これらの測定において，原告は，従前と同様に，測定に先立ち各測定機器のキャリブレーションを行い，また対物レンズの状態を正しく調整した。「ＨＤ２０００」を用いた測定における測定エリアは「２３６．４μｍ×１７９．６μｍ」であり，対物レンズの倍率を５０倍，中間レンズの倍率を０．５倍とし，「ＮＴ９１００Ａ」を用いた測定における測定エリアは「２２７μｍ×１７０μｍ」であり，対物レンズの倍率を５０倍，中間レンズの倍率を０．５５倍とした（甲６４，６５）。いずれの測定結果も構成要件１Ｃの規定する範囲内（２００００～８００００ｎ㎥）であり，被告製品が構成要件１Ｃを充足することが改めて示された。
(ｷ)被告らの測定は，対物レンズの選択・調整の点で，スペクトル密度を
正しく測定したとはいえない
被告ソニーは，対物レンズの倍率として「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を正確に測定するには低過ぎる倍率（５倍及び１０倍）を選択しており（乙５８，５９），また，対物レンズの倍率として５０倍を選択している場合（乙９２）においては，対物レンズを正しく調整しないまま測定を実施しており，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を正確に測定できていない。
このことは，Ｗｙｋｏ社製測定機のメンテナンスを行っている専門業者であるブルカー社のレポート（甲６６），専門家であるＡ教授の鑑定意見書（甲６７），及び原告による再現実験（甲６４，６５）により，より一層明らかである。
(ｸ)被告らの証拠に係る各測定方法がスペクトル密度の測定に不適切であ
ること
Ａ教授の鑑定意見書（甲６７）やブルカー社のレポート（甲６６）で説明されているとおり，非接触光学式粗さ測定機を使用した磁気テープ表面のスペクトル密度の測定においては，①測定機のキャリブレーションを行うことが前提であり，さらに，②対物レンズが適切な状態，すなわち，（ｉ）測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っている状態で，かつ，（ｉｉ）コントラストの高い干渉縞が生じる状態（測定サンプル表面からの反射光と参照面からの反射光の光路長がほぼ等しくなるように設定された状態）にあることが必須である。したがって，測定に際し対物レンズが適切な状態にあることは必ず確認されなければならない。
このように，スペクトル密度を正しく測定するためには，測定機の状態を確認し，測定機を適切な状態とするために正しく操作することが必須であって，第三者が保有する測定機器を用いたからといって，それだけを以てしても正しい測定結果が得られるわけではない。そして，被告らが提出する実験（乙９８ないし１００）においては，いずれも対物レンズの状態が不適切なままであった。さらに，乙５９及び１０３の作成者であるＭＶＡScientificConsultants（以下「ＭＶＡ」という。）に至っては，本件特許１の対応米国特許に係る米国ＩＴＣ手続において被告ソニーから依頼を受けて被告製品のスペクトル密度の測定を行い，それを理由に原告の測定依頼を拒絶しており，そもそも「中立的な第三者」と評価することはできない。
(ｹ)スペクトル密度の正しい測定方法
被告らは，「コントラストが取れない」（甲５１，５２）との記載の意味が不可解であると指摘しているが，甲５１及び５２にいう「コントラストが取れない」状態とは，「SurfaceDataに示される表面粗さの俯瞰図がぼやけてしまう状態」を指しており，文字通り非接触光学式粗さ測定機の検出器でピンボケした画像が検出されてしまうということであって，かかる状態は対物レンズのフォーカスがサンプル表面に合っていないことに起因する。そして，「SurfaceDataに示される表面粗さの俯瞰図がぼやけて」いると，実際のサンプル表面の形状よりも滑らかなデータしか取得できない結果，スペクトル密度の値を正確に測定することができない。
乙１０３に係る測定は，対物レンズが不適切な状態で行われた可能性が高く，被告製品が構成要件１Ｃを充足しないことを示す証拠として信用性を欠く。
非接触光学式粗さ測定機を使用したスペクトル密度の測定に際し，対物レンズの状態を確認した上で測定を行うことは技術常識であるところ（甲６５，７２，７４），原告（及び後述する第三者機関）が，かかる正しい測定方法を以て，時間・場所を変えて何度測定してみても，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は常に構成要件１Ｃで規定する数値範囲（２００００～８００００ｎ㎥）内（具体的には，被告製品６巻，測定サンプル２２個，のべ６６箇所全ての測定結果が２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であった（甲８，６１，６２，６４））であり，構成要件１Ｃを必ず充足する結果となった。一方，被告ソニーは，原告が被告ソニーによる測定の信用性を否定する主張を行ったのに対して何ら技術的な反論をせずに，単に，公の機関が保有する測定機器で測定すれば正しい値を検出できるなどと述べるにすぎない。加えて，Ｂ氏の供述書も何ら被告らの測定の信用性を裏付けるものではない。
したがって，被告らが提出する証拠に係る測定結果において１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定値が著しく低い値を示しているのは，これらの測定が，対物レンズの状態確認を行わないまま，同レンズが不適切な状態において行われたためであると考えざるを得ない。
(ｺ)第三者機関による測定結果


第三者機関である株式会社三井化学分析センター（以下「三井化学分析センター」という。）から，被告製品のバックコート層表面の１０μｍ近傍ピッチにおけるスペクトル密度の値の報告を受けたところ，全ての測定結果が構成要件１Ｃが規定する数値範囲（２００００～８００００ｎ㎥）内であった（甲７６）。原告は，上記第三者機関に測定を依頼する際，同機関においては，測定に際し，上述した対物レンズの正しい調整を行うことの確証を得ている。
(ｻ)本件発明１におけるスペクトル密度の測定，算出条件本件発明１におけるバックコート層表面の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」（構成要件１Ｂ及び１Ｃ）の測定，算出条件は，本件明細書１の段落【００１３】及び当業者の技術常識に基づくものである。これを改めて整理して記載すると以下のとおりである。
①測定機器
Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００及びこれと同じＷｙｋｏ社の白色干渉方
式の後継機種（段落【００１３】）
②測定モード
ＰＳＩモード（出願時における当業者の技術常識：ＨＤ２０００Operator’sGuide（甲７９。以下「ＨＤ２０００測定ガイド」という。））
③対物レンズの倍率
５０倍（出願時における当業者の技術常識：甲６５，６７）
④測定面積より導かれるＣＣＤの認識精度
測定面積「２４０μｍ×１８０μｍ」の記載により導かれるＣＣＤの認識精度。すなわち，サンプリング長基準で，０．３４～１．５８μｍ（段落【００１３】，出願時における当業者の技術常識）
⑤対物レンズの焦点合わせ
測定に先立ち，対物レンズの焦点が測定サンプルの表面に合い，かつ，干渉縞への焦点を合わせた状態（コントラストの高い干渉縞が生じる状態）になるような焦点合わせを行う（出願時における当業者の技術常識：甲６５，６７，７９）。
⑥ＰＳＤの算出
Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００及びその後継機種の付属ソフトウエアであるVisionTM（甲７９，８０）を用いて自動計算する。この点，以下で説明するとおり，原告が提出した実験（以下「原告実験」という。）においては，上記①～⑥の条件を全て満たしているから，ＰＳＤの測定及び算出は正確なものであり，その結果も採用に値するものである。これに対し，被告らが提出した実験（以下「被告実験」という。）においては，上記③及び／又は⑤の条件が満たされておらず，この点が，被告実験により得られるSurfaceDataの俯瞰図における「ぼやけ」の原因となっている。そして，このようなSurfaceDataの俯瞰図において「ぼやけ」を生じるデータは，ＰＳＤを正しく算出するための基礎とはなり得ないから，被告実験の結果はこれを採用するに値しない。
(ｼ)被告製品は構成要件１Ｃを充足する
以下の表にまとめるとおり，原告に係る甲８，甲６１，甲６２，甲６４，甲６５，甲７６の実験及び今回提出した甲８６の実験は，全て，上記①～⑤の条件を満たしている。なお，甲８には，対物レンズの焦点合わせの点について記載がないが，今般確認したところ，これらの実験においても同様に事前に，対物レンズの調整が行われていた（甲８７）。そして，これらの実験に基づいて算出される被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，３０９０３～５５４４０ｎ㎥の範囲である。しかも，各実験において，得られたＰＳＤの値はいずれも同程度の値であり，これも，原告実験の正確さを裏付けている。よって，被告製品は構成要件１Ｃを充足する。甲8甲61    甲62甲64    甲65甲76,78    甲86①測定機器HD2000    NT9100AHD2000    HD2000NT9100A    NT1100NT9100A②測定モードPSI    PSIPSI    PSIPSI    PSIPSI③対物レンズx50    x50x50    x50x50    x50x50中間レンズx0.5    x0.55x0.5    x0.5x0.55    x0.5x0.5
測定エリアμ㎡236.4
x179.6
x170
236.4
x179.6
236.4
x179.6
x170
x186
x170
④サンプ   リング   長
µm0.79    0.360.79    0.790.36    0.340.36
サンプリング長nm
（実測・参考）
751.60354.83    751.60751.60    354.83333.69    354.83
⑤対物   レンズ   焦点
合わせ
○○    ○○    ○○    ○
10μm近傍
PSD値n㎥
4466835260
～47560
～46744
～45709
～4418036850
～5544035260
～47560
この点，被告らは甲６２に記載の測定に用いられたＨＤ２０００が，実験当時スペクトル密度を正常に測定することができる状態であったか否か依然として不明であると主張するが，甲６２に記載の測定に用いられたＨＤ２０００が，その当時，正常に動作しており，被告製品のスペクトル密度を正常に測定することができる状態であることについては，ブルカー社の見解書（甲５１，６６）で確認されているとおりである。なお，被告らは，「少なくとも約２３年間，メーカーによるサポートを受けておらず，原告もこの点を争っていない。」と主張するが，当該ＨＤ２０００については，定期的なメンテナンスが行われており，常に正しい測定環境を維持してきたことから，ブルカー社の見解書（甲５１，６６）において，スペクトル密度を正常に測定することができる状態であることの確認を受けることができたのである。よって，被告らの主張は失当である。


(ｽ)被告実験の実験条件は不適切であり，その結果は採用できないa以下に被告実験の実験条件及びその結果を示す。以下の表から明らかなとおり，被告実験は，構成要件１Ｃに係るＰＳＤの測定，算出において，満たすべき条件①～⑤のいずれか一つ又は複数を満たしていない。より具体的に言えば，被告実験におけるＰＳＤの測定条件は，ＰＳＤの算出の基礎となる表面プロファイルの認識に大きく影響を与える③及び／又は⑤の条件を満たしていない。よって，被告実験は，いずれも，実験条件として不適切であるから，その結果は採用できない。
乙58乙59    乙92乙98    乙99,100乙101    乙103①測定機器NT3300    NT9100NT9100A    NT9100ANT9100A    NT3300NT9100②測定ﾓｰﾄﾞPSI    PSIPSI    PSIPSI    PSIPSI    PSI③対物ﾚﾝｽﾞx10      ×x5    ×x50    x50x50    x50x10×    x50中間ﾚﾝｽﾞx2    x2x0.55    x1x0.55    x1x2    x0.5
測定ｴﾘｱ
μ㎡291
x221624
x468227
x1701
x94227
x1701
x94291
x221230
x172
④ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
長µm0.42    0.990.36    0.20.36    0.20.42    0.42
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ長n
m（実測値・
参考）
395.99977.30    354.83195.39    354.83195.72    395.99359.76
⑤対物   ﾚﾝｽ   ﾞ
焦点合わせなし×    なし×なし×    なし×なし×    なし×なし×    なし×
10µm近傍
PSD値n㎥6770
～113025799
～1061111950
～1674014170
～1954018080
～1998012050
～1651013750
～1611015611
～17937
その他            対物ﾚ   ﾝｽﾞ   不
良（ﾌｫｰｶｽ不
良）×
bこの点をより具体的に述べると以下のとおりである。まず，乙５８，乙５９，乙１０１においては，対物レンズとして５倍，あるいは１０倍という明らかに低倍率のものを用いている。しかも，被告実験においては，いずれの実験においても，実験に先立ち対物レンズの焦点合わせを行った形跡はない。事実，被告らが，「対物レンズのフォーカスの調整」については，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」のマニュアルに記載されていないと主張していることからすると，対物レンズの調整を行っている可能性は極めて低い。そうすると，これらの実験においては，ＰＳＤの算出の基礎となる，表面プロファイルデータを正確に取得できない状態で取得されたことは明らかである。
さらに，乙５８と乙１０１は，実験条件が同じであるにもかかわらず，その下限値を比較した場合に，２倍程度の大きな値の開きがある。同じ条件を採用しているにもかかわらず，このように値が異なるということは，被告実験の杜撰さを物語るものである。
cまた，乙９９及び１００については，当該実験で用いられたあいち産業科学技術総合センターの「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ９１００Ａ」に関しては，甲７３で立証されているとおり，対物レンズが不適切な状態にあったことが確認されている。よって，これらの実験においては，実験条件が不適切であることは明らかである。さらに，乙９２，乙９８，乙９９，１００及び乙１０３においては，対物レンズの焦点合わせが行われていない。よって，これらの実験も不適切な実験条件に基づいてなされたものであるから，その実験結果は採用できない。しかも，乙９２，乙９８，乙９９，１００及び乙１０３の実験結果を，乙１０１の実験結果と対比すると，これらの実験結果が信用できないことが明らかとなる。すなわち，これらの実験においては，５０倍の対物レンズが用いられており，サンプリング長も０．４９μｍの条件が採用されているが，得られたＰＳＤの値は，１０倍の対物レンズを用いた乙１０１の実験結果とさほどかわらない。１０倍程度の対物レンズの倍率では，微小なピッチの強度を検証するための測定サンプルの微細な表面形状を正確に測定することができないことについては，甲６５，６７に記載されているところ，１０倍の対物レンズと５０倍の対物レンズを用いて行った実験のＰＳＤの値がさほどかわらないということはあり得ない。そうすると，乙９２，乙９８，乙９９，１００及び乙１０３の実験においては，焦点合わせを敢えて行なわず，焦点をぼやかした状態で実験を行った可能性が高く，その結果として，乙１０１の実験結果と同程度の値が得られたと理解するのが合理的である。
dさらに，乙９２，乙９８及び乙１０３で得られたSurface   Dataの画像については，専門家により，いずれもぼやけているとの指摘が明確にされている（甲６５，８３）。特に，Ｃ意見書（甲８３）においては，乙９８及び乙１０３のSurfaceDataについて，甲６５と比較した具体的な見解が述べられている。すなわち，乙９８及び乙１０３のSurfaceDataは，同じ実験条件で行われた甲６５の実験で得られたSurfaceDataに比べて，高い位置を示す点の大きさが大きく，画像自体が鮮明でないこと，言い換えれば，焦点がきちんと合っていれば認識できるはずの点が認識できなかった可能性が高いこと，そして，その原因が，レンズの焦点位置に試料が設置されていなかったことに起因するとの指摘がされている。なお，焦点がきちんと合っていない場合に，２つの頂点（突起）が，１つの頂点として認識されてしまう原理は，図（甲８３・５頁）で説明されるとおりである。
よって，甲６５，甲８３で述べられているとおり，乙９８及び乙１０３の結果はいずれも試料の状態を正確に認識かつ反映しておらず，信ぴょう性が低いから，乙９２，乙９８及び乙１０３の実験結果は採用できない。


ちなみに，甲６５と同じＮＴ９１００Ａを用いた甲６１及び甲８６の実験においても，そのSurfaceDataの画像は，甲６５と同様に，各点が細かく，かつ，画像が鮮明である。この点も原告実験が信頼できるものであり，かつ，原告実験の結果が正しいことを裏付けるものである（より大きな画像データは甲９１及び甲８６－３。）。e被告実験において，不適切な実験条件が採用されていることは他の観点からも説明できる。すなわち，乙９９，１００の実験で用いられたあいち産業科学技術総合センターの「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ９１００Ａ」に関しては，対物レンズが不適切な状態にあったことが確認され（甲７３），このような不適切な状態の対物レンズを用いた実験において得られたＰＳＤの値が信用に値するものではなく採用できないが，注目すべきは，乙９２，乙９８，乙１０１及び乙１０３の実験で得られたＰＳＤの値も，乙９９，１００の実験結果とさほどかわらないということである。対物レンズの調整が行われずフォーカスが不適切な状態にある対物レンズを用いた乙９９，１００の実験結果と，乙９２，乙９８，乙１０１及び乙１０３の実験結果がほぼ整合するということは，乙９２，乙９８，乙１０１及び乙１０３の実験も，不適切な条件の下に行われた実験であり，採用し得ないものであることを明確に示すものである。
f以上のとおり，被告実験の実験結果は採用できない。
(ｾ)乙１０５について
被告らは，乙１０５の実験に関して，国立大学法人香川大学（以下「香川大学」という。）が「試験片表面に焦点が合い，かつ，干渉縞が現れた状態で測定を行っており」と主張しているが，乙１０５を見ても，対物レンズを事前調整したこと，すなわち，「サンプルの表面に対物レンズのフォーカスがあっている状態とし，かつ，コントラストの高い干渉縞が生じる状態」に対物レンズの事前調整を行った上で試験片の測定を行ったとは記載されていない（特に「参照面の位置の調整」については何ら言及されていない。）。そうすると，おそらく乙１０５では，対物レンズ内の参照面の調整を行わず，単に，試験片上で対物レンズの位置を調整することにより焦点合わせを行おうとしたものと推察されるが，そのような手法では，到底，適切な測定状態に調整がされたとは言い難い。実際，乙１０５で得られたSurfaceDataも被告によるこれまでの実験と同様に，頂点を示す点が大きく，画像が鮮明でない，いわゆるぼやけた状態であるが，乙１０５の実験においては，「干渉縞の発生」のみに依拠した正確でない対物レンズの調整が行われたと考えれば，他の被告実験と同様に辻褄が合う。つまり，被告らにおいては，参照面自体の調節を行わず，「干渉縞の発生」を拠り所として対物レンズを上下させることのみによって調整を行おうとするから，測定サンプルの表面にきちんと焦点が合わず，結果として，SurfaceDataの画像が鮮明でなくなるのである。よって，このような不適切な状態で行われた乙１０５の実験結果（ＰＳＤの値）も採用することができない。
(ｿ)原告による追加実験について
原告は，念のため，乙１０５の実験が行われた香川大学にて，同じ機種を用いて，実験を行った（甲９２）。対物レンズの事前調整を行った上で実験を行ったことについては，甲９２に明記されているとおりである。しかるところ，原告のこれまでの実験と同様に，構成要件１Ｃに係るＰＳＤの値は，３９２８０～４２９６０ｎ㎥であり，本件発明１の構成要件１Ｃを充足するものであった。
また，原告は，ＨＤ２０００を用いた実験において，測定面積「２４０μｍ×１８０μｍ」で決まるＣＣＤの認識精度の範囲であれば，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が３９８１１～５０１１９ｎ㎥の範囲であり，既に行った甲８，甲６２及び甲６４の実験結果とほとんど変わらないことを確認した（甲９３）。よって，被告製品が構成要件１Ｃを充足することは，一層明らかになった。
(ﾀ)乙Ａ１ないし３について（第３事件のみの主張）乙Ａ１～乙Ａ３の実験は，本件発明１に係るＰＳＤ測定において満たすべき条件を満たしていないから，採用できない。
まず，乙Ａ２及び乙Ａ３によれば，被告らの実験は，ＮＴ１１００を用い，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の条件で測定がされている。しかし，甲８９（ＮＴ１１００スペックシート）によれば，ＮＴ１１００において，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の条件で選ばれるサンプリング長は，０．１７×０．２０であるところ，本件発明１において満たすべきサンプリング長基準の条件である「０．３４～１．５８μｍ」を満たしていない。ちなみに，被告らの実験において採用されたサンプリング長は，本件発明１において規定されるよりも小さすぎる（つまりＣＣＤの認識精度が良すぎる）ため，被告らの実験においては，被告製品の本来のＰＳＤの値よりも，値がかなり大きくなったと推察される。また，乙Ａ２及び乙Ａ３においては，測定に先立ち，対物レンズの調整を行った旨の記載がないから，対物レンズの焦点合わせを行っていない可能性がある。
ちなみに，被告らが，先に提出した，対象製品のバックコート層のＰＳＤの値は，全て，構成要件Ｃの下限値である２０，０００ｎ㎥を下回るものであった（乙５８，乙５９，乙９２，乙９８，乙９９，１００，乙１０１及び乙１０３）。しかし，乙Ａ２及び乙Ａ３においては，被告製品のバックコート層のＰＳＤの値は，８０，０００ｎ㎥を上回っており，不自然である。
（被告らの主張）
(ｱ)被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲ではなく，被告製品は構成要件１Ｃを充足しない。
(ｲ)被告の従業員及び被告から委託を受けた測定機関による測定の結果被告の従業員が実施した測定の結果（乙５８），及び被告から委託を受けた測定機関（ＭＶＡ）が実施した測定の結果（乙５９）によると，被告製品のバックコート層表面の１０μｍ近傍のピッチにおけるスペクトル密度は，最大でも１１０００ｎ㎥程度であり，構成要件１Ｃが規定する範囲の下限である２００００ｎ㎥を大きく下回る。したがって，１０μｍピッチについても，構成要件１Ｃが規定する範囲内に入らないことは明らかである。


(ｳ)「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定条件について仮に，原告の主張するとおり，本件明細書１の【００１３】段落に記載のある，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（ＰＳＤ（１０μｍ））の測定条件を，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言中に読み込むのであれば，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する際に用いる測定機器は「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に限定されると解すべきであり，また，測定エリア（測定面積）については，「２４０μｍ×１８０μｍ」に限定されると解すべきである。しかし，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」は現在，入手ないし利用が不可能な状態にあり，また，測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」とする非接触光学式粗さ測定機も現在，入手ないし利用が不可能な状態にある。したがって，現在，本件明細書１の【００１３】段落に記載されている，非接触光学式粗さ測定機として「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を用い，測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」とする「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定を行うことはできない。このような，発明の実施可能性が，ある特定の非接触光学式粗さ測定機の入手・利用可能性に依存するような，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム解釈は，不合理であって成り立たないというべきである。また，クレーム中に記載が一切存在しない，原告主張の測定エリア「２４０μｍ×１８０μｍ」を，何故，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言中に読み込まなければならないのか，原告は，本件明細書１に記載があると説明するのみで，何ら具体的な根拠を示していないし，技術的な観点からも，（一般的な意味における）１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定において，測定エリアが「２４０μｍ×１８０μｍ」でなくてはならない必然性は存在しない。以上のとおり，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言に，本件明細書１に記載の測定条件を読み込むというクレーム解釈は成り立たない。
したがって，構成要件１Ｂ及び１Ｃの「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」は，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」で測定したものに限定されないと解され，また，測定エリア「２４０μｍ×１８０μｍ」で測定したものにも限定されないと解される。
(ｴ)ＮＡＮＯＢＩＣにおける測定結果
平成２９年１１月１０日，ＮＡＮＯＢＩＣにおいて，被告製品のバックコート層表面のスペクトル密度の測定を行った（乙９２）。測定には，ＮＡＮＯＢＩＣが保有する高解像度表面形状計測装置「ＷｙｋｏＮＴ９１００Ａ」を使用した。また，測定に用いる試料は，被告製品の磁気テープからテープ片を切り出し，それをバックコート層側が上側になるように，予め長方形状のメンディングテープを張り付けたスライドガラス上に置き，テープ片の両端を片面テープでスライドガラスに固定したものを３点（試料Ｂ－１ないしＢ－３）用意した。その他の測定条件として，緑色光源にフィルタを適用して，５３５ｎｍの波長の光を照射し，測定モードはＰＳＩとし，レンズは対物レンズ５０倍，ＦＯＶ（視野）レンズ０．５５倍の組合せと，対物レンズ５０倍，ＦＯＶレンズなし（１倍）の組合せの，２通りの組合せで測定を行った。また，スムージング処理はなし，補正は円筒補正・傾き補正とした。
以上の測定条件の下で測定したところ，いずれの試料についても，１０μｍピッチ近傍において，２００００ｎ㎥を下回るスペクトル密度の値が得られた。以上の測定結果からも，被告製品の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲になく，被告製品が構成要件１Ｃを充足しないことは明らかである。(ｵ)原告による被告製品の測定結果（甲８）が信用できないこと原告は，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲にあることの証拠として，２０１６年１２月１６日付分析報告書（甲８）を提出する。しかし，同分析報告書によると，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，原告が有する施設において，原告の従業員によって行われたものであり，換言すれば，第三者の関与を完全に排除して測定が行われたものであるから，測定機器の校正やメンテナンスが適切に行われていたこと，測定それ自体が適切に行われていたことについては，何ら担保されていないのであり，その測定結果は，自ずと信用性の低いものとならざるを得ない。さらに，前記分析報告書によると，被告製品の測定に用いられた機器は，Ｗｙｋｏ社製の「ＨＤ２０００」とのことであるが，「ＨＤ２０００」については，既に平成５年にメーカーによるサポートが終了しているところ，原告が被告製品の測定を行ったのは，前記分析報告書によれば２０１６年（平成２８年）４月２８日から１１月２５日にかけて，とのことであるから，原告が被告製品の測定に用いた機器は，少なくとも約２３年間，メーカーによるサポートを受けていないことになる。このような測定機器による測定結果は，にわかに信用することはできない。さらに，前記分析報告書においてバックコート表面のスペクトル密度を測定しているサンプルは１点のみであり，スペクトル密度の値も１点のみ得られている。なお，これに対し，乙５８，乙５９及び乙９２の測定においては，いずれの測定においても３点のサンプルについて測定を行い，いずれのサンプルについても，クレームの数値範囲を下回る測定結果が得られている。測定したサンプルの数が多いほど，測定結果の信頼性が高いことは常識であり，かかる観点からも，前記分析報告書に記載の測定結果は，信用することはできない。
以上のとおり，前記分析報告書に記載の，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定結果は信用することができず，同分析報告書をもって，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲にあることが立証されているとはいえない。


(ｶ)被告製品のスペクトル密度の新規の測定結果について被告らは，新たに，被告製品のバックコート層のスペクトル密度について，①ＮＡＮＯＢＩＣ，②ＭＶＡ，③あいち産業科学技術総合センター，④新潟県工業技術総合研究所の４機関において測定を行った。その結果，いずれの機関の測定においても，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，クレーム数値範囲外の，２００００ｎ㎥を下回る結果が得られた（乙９８ないし１０１，１０３）。(ｷ)被告らによる被告製品のスペクトル密度の測定結果が信用できること被告らが新たに行った被告製品のバックコート層のスペクトル密度の測定結果（乙９８ないし１０１，１０３），及び，被告らが従前行った被告製品のバックコート層のスペクトル密度の測定結果（乙５８，５９，９２）は，いずれも信用できるものである。
すなわち，これらの測定はいずれも，中立的な第三者機関が保有する，公の利用のために供されている測定機器（非接触光学式粗さ測定機）を用いて行われたものである。かかる測定機器は，中立的な第三者機関により公の利用のために供されているという事実それ自体によって，測定を正常に行うことができるものであることが担保されているということができる。また，測定の手順についても，各測定機器のマニュアルの記載に従って測定が行われており，測定条件についても，妥当な測定条件が設定されている。なお，ＭＶＡが行った測定（乙５９，１０３）及びあいち産業科学技術総合センターが行った測定（乙９９，１００）については，被告らの従業員ではなく，当該機器を保有する第三者機関の職員が測定を行ったものであるところ，これらの測定結果は，より一層，信用性が高いということができる。したがって，被告らが行った被告製品のバックコート層のスペクトル密度の各測定結果は，信用することができる。
これに対し，原告は，被告らが行った測定によって得られた被告製品のバックコート層表面のスペクトル密度の各測定結果（乙５８，５９，９２）について，それらの測定結果は信用できないとしてるる主張する。しかしながら，原告が主張する「コントラストが取れない」の意味が不明であること，原告が主張する「レンズフォーカス調整」の内容が不明であること，新潟県工業技術総合研究所が保有するＷｙｋｏＮＴ３３００に対するブルカー社の見解はいずれも当たらないことから，原告の主張には技術的に理解不能な点及び不明確な点が多数存在する。それらの点について原告が合理的な説明をしない限り，原告の主張は失当であると言わざるを得ない。
(ｸ)原告による被告製品のスペクトル密度の測定結果が信用性を欠くこと原告は，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であることを示す証拠として，新たに，原告が保有するＷｙｋｏＨＤ２０００を用いて被告製品のバックコート層のスペクトル密度を測定した結果（甲６２），及び，ＮＡＮＯＢＩＣが保有する「ＷｙｋｏＮＴ９１００」を用いて被告製品のバックコート層のスペクトル密度を測定した結果（甲６１）を証拠として提出する。
しかしながら，いずれの測定結果についても信用性に疑問があり，これらの証拠によって，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であることが立証されたとはいえない。
(ｹ)被告らによるスペクトル密度の測定方法が適切であることa原告は，被告らが行ったスペクトル密度の測定は，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を正確に測定できていないと主張し，その理由として，対物レンズの倍率として５０倍を選択した測定においては，対物レンズを正しく調整しないまま測定を実施している，と主張する。しかしながら，以下に述べるとおり，原告の主張は失当である。
b原告は，非接触光学式粗さ測定機を用いて測定対象の正確な表面形状を計測するためには，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っている状態で，かつ，コントラストの高い干渉縞が発生する状態に，参照面の位置を調整することが前提となる，と主張する。原告の上記主張は，非接触光学式粗さ測定機を用いて測定対象の正確な表面形状を計測するためには，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っている状態で，かつ，干渉縞が発生する状態である必要がある，という限度においては正しい。しかしながら，「測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っている状態」というのは，ある厳密な一点を意味するものではない。すなわち，対物レンズには，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合った状態から対物レンズと測定サンプルとの間の距離を変化させても，フォーカスの合った画像がさほど変化しない範囲（焦点深度）が存在し，その範囲内であれば，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っているということができる。同様に，「干渉縞が発生する状態」というのも，ある厳密な一点を意味するものではなく，干渉縞が発生する状態には，ある程度の幅が存在する。このことは，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」の操作マニュアル（乙９６）の記載からも明らかである。すなわち，当該操作マニュアルには，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」を用いた測定においては，まず，対物レンズの上下方向の位置を調整して，測定対象の表面にフォーカスが合った状態を探し出し（乙９６・５－３頁の「１０」），然る後，更に対物レンズの上下方向の位置の調整を行い，干渉縞が発生する状態を探し出すこと（乙９６・５－４～５－５頁の「１１」及び「１２」）が記載されている。もし，「測定対象の表面にフォーカスが合った状態」が，ある厳密な一点しか存在しないのであれば，測定対象の表面にフォーカスが合った状態において，更に対物レンズの上下方向の位置の調整を行うと，測定対象の表面からフォーカスがはずれてしまうことになるから，上記のような測定の手順は取れないはずである。しかしながら，実際には，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」の操作マニュアルには，上記のとおりの測定の手順が記載されている。このことからも明らかであるとおり，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合う状態には，ある程度の幅が存在する。そして，その範囲内で，対物レンズの上下方向の位置を調整することによって干渉縞を発生させることができるのであれば，原告が主張するところの「フォーカスの調整」，すなわち，参照面の位置の調整を行うことなく，測定を行うことができるのであり，かかる測定は適切なものである。


c原告が主張するところの「フォーカスの調整」，すなわち，参照面の位置の調整が必要となるのは，測定サンプルの表面にフォーカスが合った状態において，干渉縞を発生させることができない場合に限られる。このことは，原告自身が証拠として提出した，「フォーカス調整」の方法について説明した紙（甲７４）にも示唆されている。すなわち，甲７４には，「この調整でも干渉縞が表示されない場合は調整範囲を超えていますのでメーカー返送して調整が必要となります。」と記載されており，ここに記載されている調整が，干渉縞を表示させるための調整であることが記載されている。換言すれば，測定サンプルの表面にフォーカスが合った状態において，対物レンズの上下方向の位置を調整することで干渉縞を発生させることができるのであれば，原告が主張するところの「フォーカスの調整」を行う必要はないのであり，かかる調整を行わなかったからといって，測定が不適切になるものではない。
dなお，原告は，干渉縞について，「コントラストの高い干渉縞」が発生している必要があると主張する。
原告の主張は，一般論としては正しい。しかしながら，どの程度のコントラストの高さの干渉縞であれば適切な測定を行うことができるか，という点については，明確な基準は存在しない。測定サンプルの表面にフォーカスが合った状態で，よりコントラストの高い干渉縞を発生させることができれば，その分，測定対象の表面形状をより正確に測定することができるのかも知れないが，どこまで干渉縞のコントラストを高めれば十分に適切な測定を行うことができるのか，という点については，明確な基準は存在しないのである。また，測定サンプルの表面にフォーカスが合っているか否か，及び，コントラストの高い干渉縞が発生しているか否かは，機械が客観的に判断するわけではなく，測定者が，実際にカメラ画像を目視して判断する他ない。そこには当然，測定者の主観が入ることになる。この点，原告は，原告準備書面（１５）１５頁の図５－２に示されている状態が，「適切に調整された状態」であると主張するが，何故そのようにいえるのか，客観的な根拠を何ら示しておらず，単に，その状態が適切であると主張しているにすぎない。このことからも明らかであるとおり，対物レンズのフォーカスが標準サンプルに合っているか否か，及び，コントラストの高い干渉縞が生じているか否かは，測定者がカメラ画像を見て，主観的に判断する他ないのである。
なお，被告らがＮＡＮＯＢＩＣにおいて，「ＷＹＫＯＮＴ９１００」について参照面の位置について様々な調整を行ってみた経験からすると，参照面の位置の調整は極めて繊細なものであり，ほんのわずかに参照面を動かしただけで，測定により得られる１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，大きく変動する。この場合，カメラ画像を見る限りでは，フォーカスや干渉縞の状態に何らかの変化が生じたようには見えないにもかかわらず，スペクトル密度の値は大きく変動している，といった現象も実際に確認されている。結局，測定サンプルの表面にフォーカスが合っているか否かの判断や，十分に高いコントラストの干渉縞が発生しているか否かの判断については，測定者の主観的な感覚に依拠せざるを得ず，その意味において，非接触光学式粗さ測定機を用いた表面形状の測定には，ばらつきが存在せざるを得ない。
e被告らがこれまで実施した測定は，いずれも，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っている状態で，かつ，干渉縞が発生している状態で測定を行ったものであり，その測定はいずれも適切である。
なお，原告が本件訴訟において「フォーカス調整」なるものについて初めて言及したのは平成２９年１２月１日付原告準備書面（１２）においてであるが，これを受けて，被告らは，平成３０年１月１５日にＮＡＮＯＢＩＣにおいて被告製品のバックコート層表面の測定（乙９８）を行った際，ＮＡＮＯＢＩＣが保管していた「ＦＯＣＵＳ調整」の方法について記載されている紙（甲７４と同様の内容が記載されているもの）に基づき，参照面の位置の調整を行い，より高いコントラストの干渉縞が発生するようにした上で測定を行った。なお，その時点で，原告がいうところの「フォーカス調整」が一体いかなる調整を指すのかは必ずしも明確ではなかったが，ＮＡＮＯＢＩＣが保管していた上記の紙に記載されている調整（すなわち，参照面の位置の調整）のことを指しているのではないかと一応推測されたことから，被告らは，原告の主張の当否を検証するため，ＮＡＮＯＢＩＣが保管していた上記の紙の記載に基づいて対物レンズの調整を行った上で，被告製品のバックコート層表面の測定を行ったものである。しかしながら，当該測定においても，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，クレームの数値範囲を下回る測定結果が得られている。fさらに，被告らは，香川大学に依頼して，以下の条件で，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチのスペクトル密度の測定を行った（乙１０５）。
・測定機器：ブルカー・エイエックスエス社製    ＮＴ９１００
・測定方向：テープ長手方向
・測定モード：ＰＳＩ
・レンズ：対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５５倍の組合せ
・スムージング処理：無
・補正：円筒補正・傾き補正
その測定結果は，いずれの測定においても，クレームの数値範囲を下回る測定結果が得られた。香川大学は，上記測定を行うに際し，試験片表面に焦点が合い，かつ，干渉縞が現れた状態で測定を行っており（乙１０５），香川大学による上記測定が適切に行われたものであることは明らかである。
gなお，被告らがあいち産業科学技術総合センターに依頼して行った測定（乙９９，１００）においては，原告の従業員であるＤ氏の報告書（甲７３）によると，同センターではこれまで，対物レンズの調整を測定前に実施することをしていなかった，とのことである。また，被告らが問合せをして確認したところでは，被告らが測定を行った新潟県工業技術総合研究所及びＮＡＮＯＢＩＣの各施設の担当者は，いずれも，非接触光学式粗さ測定機を用いた測定を行う際に参照面の位置の調整を行う必要があるといったことを，何ら認識していなかった。このことから分かるとおり，原告が主張するところの「フォーカス調整」は，非接触光学式粗さ測定機を用いた測定を日常的に行っている専門家でも，必ずしも知らないものである。


実際，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」のマニュアル（乙９６）には，原告が主張するところの「フォーカスの調整」についての言及は，全く存在しない。また，原告がいうところの「フォーカスの調整」の方法について記載された紙（甲７４）は，そもそも，何らかの非接触光学式粗さ測定機の操作マニュアルの一部を構成するものではない。なお，被告らが甲７４の紙についてブルカー社に確認したところ，ブルカー社は，甲７４の紙がブルカー社の作成に係るものであり，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」をターゲットにしたものであることは認めたものの，その頒布状況については，問合せのあった顧客に対してメールで送付しているとの回答に留まった（乙１０６）。このように，ブルカー社は，甲７４の紙を，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」の全てのユーザーに対して頒布してはいなかった。実際，前述したあいち産業科学技術総合センターは，「ＷｙｋｏＮＴ９１００」を保有しているが，被告らが同センターに問合せをして確認したところ，同センターの担当者は，甲７４の紙には見覚えがないとのことであった。さらに，原告自身が従前行った測定においても，原告が主張するところの「フォーカスの調整」が行われたことを示す記載は存在しない（甲８，甲６２）。とりわけ，原告が公証人の面前で行った測定について記載した公正証書（甲６２）には，キャリブレーションを行ったことについての言及はある（「９」）ものの，原告が主張するところの「フォーカスの調整」を行ったことを示唆する記載は，一切存在しない。このように，原告自身も，甲６２の測定が行われた平成２９年１１月１６日の時点では，非接触光学式粗さ測定機を用いた測定において，「フォーカスの調整」を行う必要があったとは認識していなかったものである。このことは，原告が主張するところの「フォーカスの調整」，すなわち，参照面の位置の調整は，非接触光学式粗さ測定機を用いる測定者が，測定を行う前に通常は必ず実施する必要のあるような性質の調整ではなく，非接触光学式粗さ測定機を用いたスペクトル密度の測定において行う必要があると当業者が認識するものではないことを示している。したがって，非接触光学式粗さ測定機を用いる測定者が，測定を行う前に，原告が主張するところの「フォーカスの調整」を行っていなかったからといって，当該測定が当然に不適切になるものでないことは明らかである。
h以上のとおり，被告らが実施した測定のうち，対物レンズの倍率として５０倍を選択した場合の測定が不適切であるとする原告の主張は失当である。
iところで，これまでに原告及び被告らが測定した被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチのスペクトル密度の測定結果を見ると，クレームの数値範囲内（２００００～８００００ｎ㎥）に入っているものと，入っていないものが存在することになる。被告らが実施した測定は，いずれも適切なものであるが，仮に，原告が実施した測定も適切であるとすると，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチのスペクトル密度については，適切な測定により得られる結果には測定方法・条件によってばらつきがあり，クレームの数値範囲内に入る場合と入らない場合が存在することになる。このような場合，適切な測定により得られた測定結果が，常にクレームの数値範囲内に入るわけではない以上，被告製品は，本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないと言わざるを得ない。
(ｺ)対物レンズの倍率
原告は，本件発明１において，１０μｍピッチのスペクトル密度を測定する際の対物レンズの倍率は，５０倍に決定されると主張するが，その根拠は，ＨＤ２０００測定ガイド（甲７９）に記載のスペック表によれば，ＨＤ２０００において用いられる最高倍率の対物レンズは５０倍である，ということに尽きる。また，そもそも，１０μｍピッチのスペクトル密度を測定する際に，当業者が必ず５０倍の対物レンズを選択するわけではない。実際，原告の出願に係る特開２００３－３３８０２３号公報（乙７３）には，光干渉式表面粗さ計（ＷＹＫＯ社製ＨＤ２０００）で５倍の倍率で１０μｍピッチのＰＳＤを測定することが記載されている（乙７３・段落【００１２】，【００９２】）。このことからも，当業者が本件発明１における「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する際，５０倍の対物レンズを必ず選択するものでないことは明らかである。
そもそも，本件明細書１の段落【００１３】には，用いるべき対物レンズの倍率についての記載は一切存在しないから，原告の上記主張は，本件明細書１の記載に基づくものではない。
以上のとおり，本件発明１における「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する際の対物レンズの倍率は当然に５０倍に決まるものではなく，原告の主張は失当である。
(ｻ)原子間力顕微鏡による測定の方がより正確にスペクトル密度を測定で
きること
a測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度をより正確に測定する場合には，非接触光学式粗さ測定機ではなく，原子間力顕微鏡を用いた測定の方がより適切である。そして，原子間力顕微鏡を用いて被告製品のバックコート層を測定して得られた１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，クレームの数値範囲を上回るから，結局，被告製品は，構成要件１Ｃを充足しない。以下，詳述する。bそもそも，物体表面のスペクトル密度を測定する方法は，非接触光学式粗さ測定機を用いる方法に限定されるわけではなく，原子間力顕微鏡（AtomicForceMicroscope（ＡＦＭ））を用いてスペクトル密度を測定することも可能である。
原子間力顕微鏡は，探針（プローブ）の先端を測定対象の表面に接触させ，あるいは表面から一定の間隔を保って測定対象の表面を走査し，測定対象の表面の凹凸形状を測定する機器である。非接触光学式粗さ測定機は，通常，数百ナノメートルの波長を有する光を用いて，物体の表面形状を測定する。これに対し，原子間力顕微鏡の探針の先端の半径は通常，５０ｎｍ以下である。そのため，原子間力顕微鏡は，非接触光学式粗さ測定機が用いる光の波長よりも微細な凹凸の有無及びその高さを，より高解像度で測定することが可能である。


したがって，測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度をより正確に測定したいのであれば，非接触光学式粗さ測定機ではなく，原子間力顕微鏡を用いた測定の方が，より適切である。このことは，物体の表面形状の測定技術の分野においては技術常識である。cこの点，被告らが，被告ＳＳＭＭが保有する原子間力顕微鏡（Dimension3100(NanoScope   IVSPMControl   Station)）を用いて被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した結果は，いずれもクレームの数値範囲（２００００～８００００ｎ㎥）を上回っている（乙１１３）。
dところで，原告は，非接触光学式粗さ測定機において，フォーカスがずれた状態で測定を行うと，隣同士の複数の領域（測定点）のデータがまとめてならされた１つのデータとして取得される結果，測定サンプルの微細な表面形状を正確に測定することができず，実際の形状よりも滑らかなデータしか取得できないため，そこから本来の表面形状を反映したスペクトル密度を得ることができなくなる，と主張する。また，原告の従業員であるＤ氏の２０１８年２月９日付報告書（３）（甲６５）によると，同氏は，ブルカー社の担当者より，「一般に，粗さ（ＰＳＤ値を含む）の測定において，対物レンズのフォーカスが異なる状態で測定された場合，測定数値が大きい測定結果の方が対物レンズが適切な状態にあり，信憑性が高いと考えられる。」との説明を受けたとのことである（甲６５・２～３頁）。以上の原告の主張，及びＤ氏の報告書の記載からすると，原告は，測定サンプルの微細な表面形状をより正確に測定した場合には，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値はより大きな値になり，大きな値の方がより信憑性が高い，ということを主張する趣旨であると解される。かかる原告の論法によるならば，被告らによる原子間力顕微鏡を用いた上記測定により得られた１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，原告による非接触光学式粗さ測定機を用いた測定で得られた１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値をいずれも上回っており，そのことは，測定サンプルの微細な表面形状をより正確に測定した結果であって，被告らによる原子間力顕微鏡を用いた上記測定の方がより信憑性が高い，ということに帰する。
eなお，本件発明１において，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法が，本件明細書１の【００１３】段落に記載されている方法に限定されるものでなく，この点についての原告の主張が失当であることは，既に述べたとおりである。
f以上のとおり，測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度をより正確に測定する場合には，非接触光学式粗さ測定機ではなく，原子間力顕微鏡を用いた測定の方がより適切である。そして，原子間力顕微鏡を用いて被告製品のバックコート層を測定して得られた１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，クレームの数値範囲を上回っているのであるから（乙１１３），結局，被告製品は，構成要件１Ｃを充足しない。
g新たな測定（第３事件のみの主張）
被告らは，三井化学分析センターに依頼し，被告製品の磁気テープのバックコート層のスペクトル密度の測定を行った。測定を行った被告製品は，被告ＳＳＭＭがＯＥＭ顧客であるHewlettPackardEnterprise（以下「ＨＰＥ」という。）のために製造した磁気テープカートリッジ「LTO-7UltriumRW   DataCartridge15TB」（製品番号：C7977A，ロット番号：5170919005，製造年月日：平成２９年９月１９日）である（乙Ａ１）。
三井化学分析センターは，上記の被告製品から取り出した磁気テープ（サンプル７－１及び７－２）について，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を，以下の条件で測定した。
・測定機器：    ＷＹＫＯＮＴ１１００
・測定方向：    テープ長手方向
・照射光：    白色光源に，６０５ｎｍのフィルタを用いて６０５ｎ
ｍの波長の光を照射
・測定モード：    ＰＳＩ
・レンズ：    対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せ
・スムージング処理：    無
・補正：    円筒補正・傾き補正
なお，三井化学分析センターは，１０μｍにおけるスペクトル密度の測定を適切に行っていることを原告自身が積極的に認めた測定機関であり，原告は，同センターでの測定結果を証拠として提出している。また，レンズについては，原告も，１０μｍにおけるスペクトル密度を測定するためには５０倍の対物レンズを使用する必要があると主張している。
測定結果は，１０μｍ近傍である９．７３μｍピッチ及び１０．３４μｍにおける各スペクトル密度が，いずれも８００００ｎ㎥を上回っている（乙Ａ１ないし３）ことから，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度もまた８００００ｎ㎥を上回っていることは明らかである。なお，原告は，「本件発明１においては，本件明細書１の段落【００１３】の記載から導かれるサンプリング長は０．３４～１．５８μｍであるが，本件発明１においては，１０μｍピッチにおけるＰＳＤの強度を算出するものであるところ，ＰＳＤの値に有意な差は生じないと考えられる。この点は，Ｃ意見書（甲８３）においても述べられているとおりである。」と主張しており（第１事件・第２事件の原告準備書面１７），かかる原告の主張を前提とすると，ＣＣＤの認識精度がサンプリング長で０．２μｍという測定条件は，本件明細書の記載に照らして許容される測定条件であり，換言すれば，「ＷＹＫＯＮＴ１１００」を用い，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いることは，本件明細書から排除されていないことに帰する。ウ被告製品は構成要件１Ｇを充足するか（争点３－３）
（原告の主張）
(ｱ)被告製品は，再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される（構成１ｇ）ため，被告製品は構成要件１Ｇを充足する。


(ｲ)被告らは，被告製品が，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）を用いたＬＴＯドライブを用いて再生可能であることを認めているが，構成要件１Ｇは，「再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される」というものである。被告製品が再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを用いたドライブで再生可能である以上，構成要件１Ｇを充足することは明らかである。(ｳ)被告らは，構成要件１Ｇの解釈として，「構成要件１Ｇが『使用することができる』ではなく『使用される』という文言を用いている以上，当該磁気テープは，『再生ヘッドシステムとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システム』において使用されることが要件である。」と主張する。しかし，被告らの主張によっても，被告製品はまさに再生ヘッドシステムとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用されるものであるから，被告らの主張は，何ら被告製品による構成要件１Ｇの充足性を否定する根拠とはならない。仮に，被告らの上記主張が，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいてのみ使用される，ということを本件発明１の発明特定事項であると理解しているとすれば，そもそもそのような限定解釈は誤りであって成り立たない。
（被告らの主張）
(ｱ)被告製品が構成１ｇを有すること，及び構成要件１Ｇを充足することは，いずれも否認する。被告製品は，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）以外のヘッドを用いたドライブでも再生可能であり，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用されるとは限らない。原告は，ＧＭＲヘッドがＭＲヘッドの一種であるかのように主張するが，誤りである。ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドは異なる種類のヘッドであると理解されており，前者が後者を包含する関係にはない（乙６５，６６）。
(ｲ)構成要件１Ｇの文言は，「再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される・・・磁気テープ」であり，「使用することができる」磁気テープではない。構成要件１Ｇが「使用することができる」ではなく「使用される」という文言を用いている以上，当該磁気テープは，「再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システム」において使用されることが要件である。
(4)争点４（被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか（被告製品は構成要件２Ａを充足するか））
（原告の主張）
ア被告システムは，磁気記録媒体に最小ｂｉｔ長５２．３４ｎｍで磁気信号を記録し，該記録された信号をＧＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムである（構成２ａ）から，被告システムは，構成要件２Ａを充足する。
イ本件明細書２において，「最近ではＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする記録再生用ＭＲヘッドが開発され」（段落【０００３】）とあるように，構成要件２Ａの「ＭＲヘッド」とは「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」ヘッドを意味するところ，ＧＭＲヘッドが「GiantMagnetoresistancehead（巨大磁気抵抗ヘッド）」の略称であることに端的に示されているとおり，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作原理としていることに変わりはない。さらに，ＧＭＲヘッドが，磁気抵抗を動作原理とするＭＲヘッドの一種であることについては，被告自身の特許出願に係る特許明細書において，被告自ら認めていることである。これらの一例を挙げれば，次のとおりである（甲３３・特開２００４－２５３０８８段落【０００１】，甲３４・特開２００３－２２３７７４段落【０００３】，甲３５・特開２００２－１７５６１２段落【０００４】，甲２６・特開２００２－１９７８３０段落【０００４】，甲２７・特開２００２－１９７８２８段落【０００４】，甲２８・特開２００２－１９７７４６段落【０００４】，甲２９・特開２００２－１９７７４７段落【０００５】，甲３０・特開２００２－１９７７４８段落【０００４】，甲３１・特開２００２－１８３９３２段落【０００５】）。
したがって，「ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドは異なる種類のヘッドであると理解されており，前者が後者を包含する関係にはない」などとする被告の主張が成り立つ余地はない。
被告は，ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドが異なる種類のヘッドであるという主張の根拠として，乙６４ないし６６を挙げているが，乙６４には，被告も認めるとおり，「原理はＭＲヘッドと同じ」であることが明記されており，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作原理とすることを否定していない。乙６５も同様である。また，乙６６は，その文脈上，ＡＭＲヘッドのことを「ＭＲヘッド」と称しているものと思われるが，いずれにしても，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作原理とすることを否定したものではない。被告らが挙げる乙６４～６６の記載は，感度の高いＭＲヘッドの一種であるＧＭＲヘッドを，従来のＭＲヘッドとは区別して述べているにすぎない。
（被告らの主張）