しかるに，検査用「カメラ」として線形カメラ（ラインカメラ）を使用することは周知の技術であり，甲１文献の開示する「カメラ」は，下位概念の「線形カメラ」を含む。よって，上記審決の認定は誤りであり，線形カメラを含む点において，本件発明１と甲１発明との間に相違点はない。
(ｲ)審決は，甲１発明が「印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否か不明な点」において，本件発明１と相違すると認定した。
しかしながら，本件発明１の「検査が…完了したときにのみ」と甲１発明の「検査が…された後」とが異なる技術概念であると認定すること

は，当業者の技術常識から著しく乖離しており，誤りである。
イ相違点３の認定の誤り
審決は，甲１発明では，第２検査胴１２が第１検査胴１０に対接しているが，全てのシリンダが相互に対して直接接触する状態で配置されているのか否か不明な点において，本件発明１と相違すると認定した。しかるに，甲１発明は，第１検査胴１０の入側の渡し胴９から，第１検査胴１０，第２検査胴１２を経て，第２検査胴１２の出側の第１圧胴１４に至る全てのシリンダが対接して設けられている構造となっており，本件発明１における「直接接触」は，甲１発明における「対接」と技術的に同一であるので，これを相違点であるとした審決の認定は誤りである。
ウ相違点１の構成に係る容易想到性判断の誤り
(ｱ)審決は，相違点１に係る本件発明１の構成の技術的意義について，①線形カメラを使用することで各検査シリンダの径を小さくして，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能にする」，②径の小さな検査シリンダで線形カメラを使用することに伴い，より懸念される「一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている」ことにより排除する，などと認定した上，上記の技術的意義に関する記載や示唆は，甲２文献ないし甲６文献のいずれにも見い出し得ず，甲１発明ないし甲６発明を有機的に組み合わせて，相違点１に係る本件発明１の構成を導き出す動機付けは存在しないと結論付けている。
しかしながら，審決が認定した線形カメラ特有の技術的意義は，本件明細書の「発明の詳細な説明」に全く記載されていないことを勝手に推

測で認定したものである。
また，本件明細書には，「カメラ６，例えば，それ自体既知のＣＣＤカメラがこの照明により創出される画像を撮影する」，「好適には，使用されるカメラは，検査されるシートの継続線形画像を撮影する線形ＣＣＤカメラである」と，「既知のＣＣＤカメラ」を使用しても実施できることが明記されているから，線形カメラでないＣＣＤカメラを使用しても，審決が述べる上記の技術的意義に係る本件発明１の作用効果を達成することができる。
よって，相違点１に係る本件発明１の構成を導き出す動機付けは存在しないとの審決の判断は，その前提となる技術的意義の認定からして誤りである。
(ｲ)相違点１において真に相違するのは，単なる設計事項にすぎない検査ユニットの組数のみであることからすれば，本件発明１は，甲１発明単独により容易に発明することができる。
また，審決の認定する相違点１を前提としても，検査ユニットの組数は単なる設計事項にすぎないこと，検査用カメラとして線形カメラを用いることは周知の技術であり，検査用カメラをどの形式のカメラとするかは，検査目的及び検査対象に応じて設計者が選択する，単なる設計事項にすぎないこと，甲２文献には，カメラによる撮影が終了した後に初めてシートを次のシリンダ等に引き渡す構成が記載されていることからすれば，本件発明１は，甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，当業者にとって容易に発明することができるものであり，進歩性がない。被告は，甲１文献及び甲２文献を組み合わせる動機も示唆もないと主張する。しかし，甲１発明及び甲２発明は，いずれも検査シリンダにより搬送されるシートを検査用カメラで検査する構成であり，全く同一の技術分野に属するし，両発明の課題は，シートの受け渡し精度を高め，

印刷機内の個々のシートに対する処理の精度を高めるという点において共通する。よって，両者を組み合わせることは容易である。なお，相違点２につき，カメラで印刷物の画像を撮影する場合に，撮像する部分を照明することは極めて技術常識的なことである。(2)取消事由２（相違点４ないし６の認定及び相違点４についての判断の誤り）
ア相違点４の認定の誤り
甲３発明における検査ユニットは，本件発明１３と同様，３組であるから，審決が，甲３発明が「検査ユニットの組数は２組」である点で本件発明１３と相違すると認定したのは誤りである。
また，審決が，甲３発明は「各検査ユニットが備える検査機器は線形カメラであるのか否か不明」な点において本件発明１３と相違すると認定したのが誤りであることは，甲１発明の場合と同様である。さらに，甲３発明が「印刷されたシートの次の検査ユニット又はマーキングユニットへの移送は，各検査ユニットにおける検査機器による検査後ではあるものの，検査終了後に行われるのか否かが不明な点」において本件発明１３と相違するとの審決の認定は，「検査後」と「検査終了後」を全く異なる技術概念と認定する点で当業者の技術常識から著しく乖離し，誤りである。
イ相違点５の認定の誤り
審決は，透過による検査が，本件発明１３では透明陽画による検査であるのに対し，甲３発明では透明陽画による検査であるのか否か不明であると認定する。しかるに，甲３発明では，「透過によって検査することができるカメラ５が設けられ」，「カメラ５と対面し且つシートに対してカメラ５の反対側においてシートを照らす照明機器６が設けられる」のであるから，撮影される画像は本件発明１３におけるものと同じ透過によって得

られる画像である。
したがって，審決が相違点５に係る相違点を認定したことは誤りである。
ウ相違点６の認定の誤り
甲３発明における検査ユニットは，本件発明１３と同様に３組である。また，移送を「それぞれ直接行う」ということが，検査ユニットと検査ユニットとの間に中間胴，渡し胴などが介在されていないということであれば，甲３発明もそのようになっている。
よって，審決が相違点６に係る相違点を認定したことは誤りである。
エ相違点４の構成に係る容易想到性判断の誤り


審決は，相違点４についても，実質的に相違点１と差異がないとして，相違点４に係る本件発明１３の構成を導き出す動機付けが存在しないと判断しているが，相違点１についての判断と同様の誤りがある。審決の認定する相違点４を前提としても，本件発明１３は，甲３発明に甲１発明及び甲２発明を組み合わせることにより，当業者によって容易に発明することができるものであり，進歩性がない。
２被告の主張
(1)取消事由１について
ア相違点１の認定の誤りについて
(ｱ)検査用カメラとして線形カメラを使用することが周知技術であったとしても，甲１文献には，検査用カメラ一般の中から特に線形カメラを選択すべきことについて，記載も示唆もない。
甲１文献によれば，甲１発明の課題は，シートの受け渡し精度を高め，一回の印刷で様々な種類の番号印刷を可能にして印刷精度の向上を図り，かつ，別個に印刷機を用いることを不要にしてコストを大幅に削減できる検査輪転印刷機を提供することにあり，印刷物の検査それ自体は課題とされていない。また，甲１発明の課題解決手段は，主として検査部か

ら印刷部の第１圧胴への受け渡しの構成にあり，検査用カメラとはおよそ無関係である。このように，検査用カメラとはおよそ無関係な技術的意義を有する甲１発明において，カメラに対するシートの移動速度とカメラによる撮像タイミングとが同期されている必要がある等のデメリットをも有する線形カメラが，「検査用カメラ」一般の中から特に選択されていると見ることは到底できず，甲１発明の検査ユニットが備えるカメラが線形カメラか否か不明であるとする審決の相違点１の認定には，何らの瑕疵はない。
(ｲ)本件発明１と課題も技術的手段も異なる甲１発明の明細書等には，線形カメラを用いて検査シリンダを小型化する際に検査精度を確保するという技術的意義を有する「検査が完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す」という本件発明１の構成については，課題も示唆もないから，審決が，甲１発明は上記構成の有無が不明であると認定したことは，極めて妥当な認定である。
イ相違点３の認定の誤りについて
甲１発明の課題は，シートの受け渡し精度を高め，一回の印刷で様々な種類の番号印刷を可能にして印刷精度の向上を図り，かつ，別個に印刷機を用いることを不要としてコストを大幅に削減できる検査輪転印刷を提供することにある。そして，甲１発明の技術的意義は，主として，検査部である第２検査胴から印刷部である第１圧胴への受け渡し精度を高めるべく，第２検査胴と第１圧胴を対接させることに意義があるといえる。他方で，渡し胴９から第１検査胴１０への受け渡しの精度を高めることは何ら課題とされていない。したがって，渡し胴９と第１検査胴１０を対接させることは，技術的手段として開示されていない。
このように，甲１発明の課題及び技術的意義からすれば，渡し胴９と第１検査胴１０が対接するとの構成が開示されているとはいえず，審決の認

定に誤りはない。
ウ相違点１の構成に係る容易想到性判断の誤りについて(ｱ)本件発明１において検査用カメラに採用された線形カメラは，線状の画像を連続的に撮影することにより，対象物の二次元画像を得るためのカメラである。かかる線形カメラを検査に用いることで，検査シリンダの撮影部分は円筒面上の軸線に平行な「直線」となり，この直線部分のみがカメラから見えれば足りることとなるから，一定面積を撮像するというエリアカメラと異なり，一定の領域を一度に平面的に見渡すように設計する必要がない。したがって，かかる線形カメラを検査用カメラに用いることにより，検査シリンダの径を小さくすることが可能となり，これにより，大型化を防止しながら，１台の検査機械に３つの検査シリンダを搭載することが可能となる。
他方，線形カメラは，多数の線状画像を連続的に撮影するものであるから，カメラに対するシートの移動速度とカメラによる撮像タイミングとが同期されている必要があるが，シートが一つの検査シリンダから次の検査シリンダに移送される際には，シートをシリンダ上で把持するグリッパ間のシート先端部の受け渡しなどにより，シリンダ上でシートがわずかに滑ることが生じる可能性がある。このようなシートの滑りは，シートの移動速度を変動させることになり，カメラによる撮像タイミングとの同期が乱れる可能性がある。そこで，本件発明１においては，かかる問題を解決するため，印刷されたシートの検査が各検査ユニットにより完了したときにのみ検査済みの印刷されたシートをそれぞれの検査ユニットから取り出す構成としている。
このように，本件発明１は，(i)検査用カメラに線形カメラを用いることにより，各検査ユニット（検査シリンダ）を小型化して，(ii)１台の検査機械に３つの検査ユニット（検査シリンダ）を設置することを可

能とし，さらに，(iii)上記小型化により生じるおそれのある検査精度の低下を，「印刷されたシートの検査が各検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す」構成とすることにより防止し，検査精度を向上させたものである。本件特許発明は，かかる３つの技術的手段を同時に採用し，これらを有機的に結合することにより，①既知検査機械及び方法を改良し，②印刷されたシートの検査を実行するために必要な運搬及び検査時間を最適化し，③コンパクト形態の検査機械の構築を可能にし，④簡単かつ信頼性のある検査機械及び方法を提供する，という本件発明により解決されるべき課題を解決するものである。
(ｲ)原告は，本件発明１の技術的意義を線形カメラ特有の技術的意義と認定することはできないと主張するが，当業者の技術常識である線形カメラの性質を前提に，本件明細書の記載によれば，当業者は，①線形カメラを用いることにより検査シリンダの径を小さくすることが可能となり，「コンパクト形態の検査機械の構築」に寄与する，②「シートは，次の検査シリンダへ移送される前に，完全に検査され」ることにより「シートは適正に検査され，かつ一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与えない」とともに「信頼性のある検査機械および方法を提供する」ことが可能となる，という線形カメラ特有の技術的意義を当然に理解することができるから，原告の主張は失当である。
(ｳ)原告は，線形カメラでないＣＣＤカメラを使用しても，審決が述べる本件発明１の課題及び作用効果を達成することができると主張する。しかしながら，本件発明１の請求項には，カメラは「線形カメラ」であることが明記されており，本件明細書の段落【００２０】には，「好適には，使用されるカメラは，検査されるシートの継続線形画像を撮影


する線形ＣＣＤカメラである。…各シリンダ４，７，１２のエンコーダリーディングとカメラ画像撮影間の完全一致のために，シートは，次の検査シリンダへ移送される前に，完全に検査されなければならない。各シリンダの相対的位置は，移送前の完全検査のかかる条件が維持されるように，する必要がある。この場合，シートは適正に検査され，かつ一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与えない。」と記載されている。
これらに照らせば，本件発明１は，上記段落に記載された線形ＣＣＤカメラを用いる実施例をクレームした発明であることは明らかであって，審決も，上記段落等を根拠に特許発明１の技術的意義を認定しているものであるから，段落【００１２】の記載に「それ自体既知のＣＣＤカメラが」と記載されていることは，本件発明１の技術的意義を認定するに当たって直接の関係はない。
したがって，線形カメラではないＣＣＤカメラを使用しても本件発明の課題及び作用効果を達成することができるとの原告の主張は失当である。
(ｴ)原告は，審決の認定した相違点１を前提としたとしても，本件発明１は，甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，当業者にとって容易に発明することができると主張する。
この点，甲２発明においては，「保持装置によりシート（枚葉紙）を緊張した状態」にしてシートの撮影を行うことにより，「折り目を有するシート又は褶曲したシートに基づき生ぜしめられるミス測定が回避される」という効果が奏せられることから，必然的に「枚葉紙の像を撮影した後に枚葉紙をドラム等に引き渡す」ようにせざるを得ないのであり，「保持装置によりシートを緊張した状態」にして検査を行うことと「枚葉紙の像を撮影した後に枚葉紙をドラム等に引き渡す」こととは不可分

一体の関係にあるから，甲２文献に「枚葉紙の像を撮影した後に枚葉紙をドラム等に引き渡す」ことのみの構成が開示されているのではない。むしろ，保持装置を用いてシートを緊張した状態にして検査を行うのではない本件発明１に「検査が完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを検査シリンダから取り出す」という構成を採用する上では，阻害要因となるものといえる。
また，この点を措くとしても，甲２発明では線形カメラが用いられておらず，本件発明１とは明確に異なるものである。
よって，甲１発明に甲２発明を適用しても，本件発明１と同様の構成にはなり得ない。
さらに，甲１文献及び甲２文献には，本件発明１の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等は全く存在しないから，上記各文献には両者を組み合わせて相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機も示唆もない。
よって，本件発明１は甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより容易に発明できるとの原告の主張は，失当である。
(2)取消事由２について
ア相違点４の認定の誤りについて
本件発明１３においては，３組の検査ユニットは，別個の３つの検査シリンダに備わることが前提とされているところ，甲３発明においては，検査ユニットは３組であるとしても，それが備わっている検査シリンダは２つであるから，検査ユニットの数としては２組にすぎない。よって，検査ユニットの数についての審決の相違点４の認定に誤りはない。また，甲３文献についても，甲１文献同様，検査用カメラ一般の中から特に線形カメラを選択すべきことについては記載も示唆もなく，甲３文献に線形カメラが開示されているということはできない。

さらに，本件発明１３の「検査終了後に」の趣旨が，本件発明１と同様「検査が…完了したときのみ」を意味することは，当業者であれば本件明細書の記載から容易に理解できるところ，甲３発明には，「検査終了後」，すなわち，「検査が…完了したときのみ」の構成は採用されていないのであるから，かかる点を相違点と認定した審決に誤りはない。
イ相違点５の認定の誤りについて
甲３文献には，「透明陽画」による検査を行うとの記載は一切なく，甲３発明では透明陽画による検査を行っているか不明であるとの審決の認定に誤りはない。
ウ相違点６の認定の誤りについて
本件発明１３と甲３発明とは構成が明らかに異なっており，審決が相違点６を認定した理由は明白である。
エ相違点４の構成に係る容易想到性判断の誤りについて原告は，甲３発明に甲１発明及び甲２発明を組み合わせることにより，本件発明１３の構成とすることは当業者にとって容易であると主張するが，甲１発明及び甲２発明を組み合わせることが容易想到ではないことは既述のとおりであり，それに加えて甲３発明を組み合わせることは，より一層容易想到ではないから，原告の主張は失当である。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，本件発明１と甲１発明との相違点１及び本件発明１３と甲３発明との相違点４についての容易想到性に関する審決の判断には誤りがあり，この審決の判断の誤りは本件特許の全ての請求項についての審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は全ての請求項について取消しを免れないと判断する。その理由は次のとおりである。
１取消事由１について
(1)相違点１の認定の誤りについて

ア甲１発明について
本件特許出願の優先権主張日（以下「本件優先日」という。）以前に公開された甲１文献には，以下の記載がある（甲１。図面は，別紙「甲１発明の図面」のとおり。）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，シートの検査を行いそのシートに番号や印章の印刷を行う検査輪転印刷機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有価証券等の印刷においては，絵柄を印刷した上へさらに印章や番号を
追加して印刷することが行われ…
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
そこで，本発明は，シートの受け渡し精度を高めると共に一回の印刷で様々な種類の番号印刷を可能にして印刷精度の向上が図れ，且つ別個に印刷機を用いることを不要としてコストを大幅に削減できる検査輪転印刷機を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために，本発明に係る検査輪転印刷機は，シートを保持し周面へ巻き付けながら搬送する第１検査胴と，該第１検査胴の周面に対向して設けられ同第１検査胴により搬送されるシートを検査する第１


検査装置と，前記第１検査胴に対接して設けられ同第１検査胴から受け取った前記シートを周面に巻き付けながら搬送する第２検査胴と，該第２検査胴の周面に対向して設けられ同第２検査胴により搬送されるシートを検査する第２検査装置とを備えた検査部と，前記検査部により検査されたシートに対して印刷を行う印刷部と，を備えた検査輪転印刷機において，前記印刷部は，前記第２検査胴に対接して設けられ同第２検査胴から受け取った前記シートを周面に巻き付けながら搬送する第１圧胴と，該第１圧胴により搬送される前記シートに対して印章を印刷する印章胴と，前記第１圧胴により搬送される前記シートに対して番号を印刷する第１及び第２番号胴と，前記第１圧胴に対接して設けられ同第１圧胴から受け取った前記シートを搬送する渡し胴と，該渡し胴に対接して設けられ同渡し胴から受け取った前記シートを周面に巻き付けながら搬送する第２圧胴と，該第２圧胴により搬送される前記シートに対して番号を印刷する第３及び第４番号胴と，を備えていることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
【００１７】
前記検査部２は，シート５を保持し周面へ巻き付けながら搬送する第１検査胴１０と，該第１検査胴１０の周面に対向して設けられ同第１検査胴１０により搬送されるシート５を検査する第１検査装置としての表面検査用カメラ１１と，前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を周面に巻き付けながら搬送する第２検査胴１２と，該第２検査胴１２の周面に対向して設けられ同第２検査胴１２により搬送されるシート５を検査する第２検査装置としての裏面検査用カメラ１３とを備える。

【００２５】
このように構成されるため，給紙部１から検査部２に送られたシート５は，先ず第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡され，ここで裏面検査用カメラ１３により裏面を検査される。
【００２６】
次に，シート５は，第２検査胴１２から直接印刷部３の第１圧胴１４へ受け渡され，そこで印章胴１５による印章印刷と第１番号胴１６及び第２番号胴１７による第１及び第２の番号印刷が施される。イ甲１文献の上記記載によれば，次の内容の甲１発明が開示されていると認められる。
有価証券等の絵柄が印刷されたシート５の検査輪転印刷機であって，
給紙部１を有し，
前記シート５を搬送する第１検査胴１０，該第１検査胴１０により搬送される前記シート５を検査する表面検査用カメラ１１，前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を搬送する第２検査胴１２，該第２検査胴１２により搬送される前記シート５を検査する裏面検査用カメラ１３，及び表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手
段，
前記シート５を第１検査胴１０へ連続的に運ぶための渡し胴９，ならびに第２検査胴１２から受け取った前記シート５を搬送する第１圧胴１４を
備え，
前記渡し胴９，第１検査胴１０，第２検査胴１２，及び第１圧胴１４は，相互に対し対接して設けられ，印刷されたシートは渡し胴９から第１

検査胴１０に送られ，第２検査胴１２に受け渡され，第１圧胴１４へ受け
渡され，かつ
前記シート５は，第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡される，検査輪転印刷機。ウ(ｱ)原告は，甲１発明が「各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであるのか否か不明」であるとした審決の認定は誤りであると主張する。
しかし，甲１文献には，検査用カメラとして線形カメラを選択すべきことについては何らの記載もないから（甲１。前記ア参照），甲１発明における検査用カメラは線形カメラであるのか否か不明であるとした審決の認定に誤りはない。原告の上記主張は理由がない。(ｲ)原告は，甲１発明が「印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否か不明な点」において，本件発明１と相違するとの審決の認定は誤りであると主張する。しかしながら，甲１文献には，「先ず第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡され，ここで裏面検査用カメラ１３により裏面を検査される」（甲１【００２５】）との記載はあるものの，検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済みの印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す，との記載は見当たらないから（甲１），そのように構成されているか否か不明であるとの審決の認定が誤りであるということはできず，原告の上記主張は理由がない（ただし，この点は一応の相違点であるにすぎず，実質的な相違点とはいい難いことは，後記(2)イ(ｱ)のとおりである。）。
(ｳ)以上によれば，甲１発明と本件発明１との間には，審決が認定したと

おり，相違点１が存在すると認められる。


なお，審決は，甲１発明と本件発明１との相違点３として，本件発明１では，入力移送シリンダ（３），複数のシート検査ユニットの各検査シリンダおよび前記移送シリンダは，相互に対して直接接触する状態で配置されているのに対し，甲１発明では，第２検査胴１２が「第１検査胴１０に対接して設けられ」てはいるものの，全てのシリンダが相互に対して直接接触する状態で配置されているのか否か不明な点を認定している。しかし，甲１文献の図１から，渡し胴９と第１検査胴１０とが接していると解することができ，シートが受け渡されるとの作用を踏まえると，渡し胴と第１検査胴とは第１検査胴と第２検査胴，第２検査胴と第１圧胴と同様に対接していると認められる。そして，本件発明１における「直接接触」は，甲１発明における「対接」と技術的に同一であると解されるので，審決の相違点３の認定は誤りであると解される。(2)相違点１の構成に係る容易想到性判断の誤りについて審決は，「訂正特許発明１（判決注・本件発明１。この項において以下同じ。）が相違点１に係る特定事項を備える技術的意義は，検査機械が，シート検査ユニットを３組備えることにより，少なくとも３種類の検査を印刷済みシートに行うことが可能となること，また，一の検査機械が検査シリンダを３つも備えていながらも，線形カメラを使用することで各検査シリンダの径を小さくして，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能にする」…こと，さらに，径の小さな検査シリンダで線形カメラを使用することに伴い，より懸念される「一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取り出すように構成されている」ことにより排除し，シートを適正に検査し，

「信頼性のある検査機械および方法を提供する」…ことにあるものといえる。」，「甲第２～６号証（判決注・甲２ないし甲６文献。この項において以下同じ。）には，相違点１における訂正特許発明１の特定事項が断片的には窺えるが，上記「(1)訂正特許発明１の技術的意義」で検討した，特定の目的のために「線形カメラ」を使用し，かつ，特定の目的のために「線形カメラ」と「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取り出す」事項とを併せ持つという相違点１に係る訂正特許発明１の技術的意義に関する記載や示唆は，甲第２～６号証のいずれにも見い出し得ないのであるから，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とし」，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」という課題の下，甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて，相違点１に係る訂正特許発明１の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。」と判断した。
アそこで，相違点１のうち，まず検査ユニットの組数と線形カメラの相違点に係る構成の容易想到性について判断する。
(ｱ)甲１発明においては，２組の検査ユニットが設けられているのに対し，本件発明１においては，３組の検査ユニットが設けられている。この点については，検査装置において，検査ユニットを何組設けるかは，検査目的や検査対象を考慮して，当業者が適宜選択し得る設計事項であるということができるから，甲１発明について，検査胴及び検査装置から成る検査ユニットを３組設けることは，当業者が適宜行い得るものと解される。したがって，検査ユニットの組数を３組とすることについて，引用文献に明示的な開示が必要であると解することはできない。(ｲ)次に，線形カメラについては，公知文献に次の記載がある。
ａ甲４発明について

(a)本件優先日以前に公開された甲４文献には，以下の記載がある（甲４。図面は，別紙「甲４発明の図面」のとおり。）。
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，赤外線反射吸収インキを用いた印刷物の検査装置に関する。特に，偽造防止のために赤外線インキを用いる印刷機において，その品質管理を向上させたものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の赤外線印刷物検査装置の実施の形態としては，…赤外線センサとしては，その用途或いは目的に応じて，多様なものが用いられる。
【００１３】
例えば，図４（ａ）に示すように，銀行券等シート４０の一部の領域を検出するスポットセンサ４１を用いることができる。…
【００１４】
また，図４（ｂ）に示すように，銀行券等シート４０の印刷方向に対して横方向に密着型ラインセンサユニット又はＣＣＤラインセンサ４２を配設して，銀行券等シート４０の搬送に伴い，銀行券等シート４０の全面を検査できるようにすることもできる。更に，図４（ｃ）に示すように，銀行券等シート４０より一定高さにカメラ等のエリアセンサ４３を設け，銀行券等シート４０の全面を一度に撮影するようにしても良い。このとき，赤外光は斜め横から照射する。
【００２０】
【実施例】

本発明の一実施例に係る赤外線印刷物検査装置を図１及び図２に示す。同図に示すように，本実施例は，小型凹版印刷機に複数の密着型ラインセンサ３を配置し，信号処理装置１２，パーソナルコンピュータ１１と接続して，銀行券等シート１４をオンラインで検査できるように構成したものである。即ち，一定速度で回転する圧胴１３には，印刷後の銀行券等シート１４が密着して搬送されると共にこの銀行券等シート１４には小切れ面（以下，検査対象と言う）が横に３列に配列されている。
【００２１】
この銀行券等シート１４の各検査対象の列に対応して，それぞ
れ，密着型ラインセンサ３が設けられており，…
【００２８】
…検査の際には，各ラインセンサ３における赤外ＬＥＤの光量を設定し，印刷の為に銀行券等シート１４を供給し，圧胴１３にて搬送中に印刷され，そのまま圧胴に密着して搬送されるときに，印刷済の銀行券等シート１４を各ラインセンサ３にて，各検査対象の画像を取り込む。…
(b)甲４文献の上記記載によれば，甲４文献には，偽造防止のために赤外線インキを用いた印刷物の検査装置の発明に関し，銀行券等シートが圧胴に密着して搬送されるときに，検査対象である印刷済みの銀行券等シートの画像をラインセンサにて取り込む構成（甲４発明）が記載されており，ここにおける「ラインセンサ」とは，その機能に照らして，対象物の線状画像を連続的に撮影する「線形カメラ」に相当するものと認められる（甲４）。
ｂ甲５発明について
(a)本件優先日以前に公開された甲５文献には，以下の記載がある

（甲５）。
【０００１】
【発明の属する技術分野】


本発明は，紙幣等の紙葉類の種類や真偽を判定する紙葉類識別装置及び方法に関し，特に，輪郭に対する絵柄の位置ずれが存在する場合がある米ドル紙幣の様な紙葉類を識別対象とした紙葉類識別装置及び方法に関する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は，紙幣等の紙葉類の種類や真偽を判定する紙葉類識別装置及び方法に関するものであり，本発明の上記目的は，装置の発明においては，紙葉類の全面の画像を採取してその絵柄を基に少なくとも前記紙葉類の種類を判定する紙葉類識別装置において，前記紙葉類の外周辺から絵柄までの余白長を基に外形から見た絵柄のずれ量を検出し，検出したずれ量により前記紙葉類の画像認識の基点となる画素位置を補正することによって達成される。
【０００９】
また，絵柄を有する紙葉類に光を照射して，該紙葉類から得られる透過光と反射光の内，少なくとも反射光を受光して前記紙葉類の絵
柄を対象として識別する紙葉類識別装置…
【００１３】
図１は，本発明に係る紙葉類（以下，「紙幣」を例とする）識別装置の主要部の構成例をブロック図で示している。図１において，光学センサ部１０は，図示しない紙幣搬送路上の所定の位置に，紙葉類１の搬送方向に直行して多数の検出器を配列したもので，ＬＥＤアレイ，フォトダイオードアレイなどから成るイメージラインセ

ンサで構成される。光学センサ部１０では，紙幣１が搬送されるのに伴い紙幣上を面状に走査し，紙幣上の各位置での反射光や透過光など物理量の分布を検出する。なお，本実施例では，透過型と反射型の両方のセンサ部を有する光学センサを用いた場合を例として説明する。
【００２０】
図２は，多波長光源を有する透過／反射型ラインセンサ１００の構成例を示している。ラインセンサ１００は長形状の対向した発光部１１０及び受発光部１２０で成っており，被識別媒体としての紙幣は，発光部１１０及び受発光部１２０の間の紙幣通路を搬送されるようになっている。…
(b)甲５文献の上記記載によれば，甲５文献には，紙幣等の紙葉類の種類や真偽を判定する紙葉類識別装置に関し，対象となる紙幣類は，紙幣通路を搬送される際に，イメージラインセンサで構成される光学センサによって面状に走査される構成が記載されており（甲５発明），ここにおける「イメージラインセンサ」とは，その機能に照らして「線形カメラ」に相当するものと認められる（甲５）。
ｃ甲８文献について
本件優先日以前に公開された特開平２－１６３８７９号公報（甲８。以下「甲８文献」という。）には，以下の記載がある。
＜産業上の利用分野＞
本発明は，印刷物の検査及び検品を行うシステムにあって，不良印刷物を自動的に検出するための印刷物の品質検査装置及びその方法に関する。（第２頁左上欄第１３～１６行）
＜従来の技術とその課題＞
このため，印刷機又は印刷物を搬送する過程にて，検査や検品を自

動的に行なうシステムが開発されつつある。例えば最終圧胴上のラインを高輝度にて照明する投光部と，上記ライン上を受光するラインカメラとを有し，更にこのラインカメラによる画像情報と基準となる画像情報とを比較して欠陥の有無を判定する画像処理部を有するシステムが提案されている。（第２頁右上欄第８～１６行）
＜実施例＞
…第１図において，カラーラインカメラ１は，撮像素子にＣＣＤを用いて印刷画像の１ラインごとにＲ，Ｇ，Ｂ３原色に分光した濃淡レベルの画像情報を出力するものであり，第２図に示すように胴２上の印刷物からの反射光を受光するようになっている。（第３頁左上欄第１１～１７行）
ｄ甲９文献について
本件優先日以前に公告された実公平４－４５８８８号公報（甲９。以下「甲９文献」という。）には，以下の記載がある。
（産業上の利用分野）
本考案は，枚葉印刷機の圧胴などの回転胴に対設された印刷品質検査装置の印刷品質の誤検出を防止する印刷品質誤検出防止装置に関するものである。（第１頁左下欄第１２～１５行）
（従来の技術）
…該印刷品質検査装置５は，光源６に連結した光ファイバ７の先端から印刷紙ａの印刷面に光を照射し，反射光をラインカメラ８で受けカメラコントロールボックス９を経て制御デスク１０へ入力して印刷品質をチェックする構造になっていて，光ファイバー７の先端とラインカメラ８は圧胴１の巾方向に配置され，光ファイバ７は印刷紙の巾方向の印刷面全域にわたって光があてられる構造になっており，印刷面の不良を発見すると制御デスク１０のランプが点灯し，ブザーがなる

…（第１頁右下欄第３～１３行）
ｅ甲１０文献について
本件優先日以前に公開された特開平５－２５４０９１号公報（甲１０。以下「甲１０文献」という。）には，以下の記載がある。
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は請求項１の上位概念による印刷されたシートをコントロールするための装置に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は，チエーングリッパ装置によって搬送される移動中の印刷されたシートをコントロールするための装置であって，光学／電子式コントロール装置（例えばＣＣＤ－ラインカメラまたはＣＣＤ－面カメラ）をグリッパ装置の戻り路の下方に位置決めし，かつそれにもかかわらずシートの印刷された表面を走査することが可能であるものを見出すことである。
【０００５】
…シートが例えばＣＣＤ－ラインカメラまたはＣＣＤ－面カメラ１６を用いた光学／電子式の品質コントロールを受ける間はシートはピンと張って，折り目のない状態に整えられていることが重要である。ｆ上記甲８文献ないし甲１０文献には，印刷物の品質検査装置において，検査対象たる印刷物の画像情報を取り込む手段としてラインカメラ（線形カメラと認められる。）を用いる構成が記載され，特に，甲８文献及び甲９文献には，従来の技術としてラインカメラの使用についての言及がされている。
ｇ上記甲４文献，甲５文献，甲８文献ないし甲１０文献の記載によれ


ば，検査機械の検査用カメラとして線形カメラを用いることは，本件優先日以前において周知の技術であったと認めることができる。(ｳ)もともと，検査装置の検査用カメラとしてどのようなカメラを用いるかは，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜に選択し得る設計事項であるから，甲１発明について，検査対象であるシートの画像を撮影するためのカメラとして，上記のとおり周知の技術である線形カメラを選択することは，当業者が適宜行い得るものと解される。また，機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は，一般的な課題であるだけでなく，甲１発明において，検査ユニットの組数を増やすことに伴い，各検査ユニットの小型化の必要性が当然に生じるものである。検査ユニットの小型化のためには，構成部材である検査シリンダを小型化したり，これに用いる検査用カメラとして周知の技術である線形カメラを採用することも，甲１文献その他の引用文献に線形カメラの採用が装置の小型化に資することについての特段の示唆等がなくても，当業者において適宜に選択し得る設計事項であるということができる。(ｴ)被告は，原告の主張する引用文献には相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機も示唆もないと主張する。しかし，甲１発明において，検査ユニットの組数を１組増やして３組とすることは，引用文献に明示的な記載がなくとも，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜なし得る設計的な事項であること，及びこれに伴う各検査ユニットの小型化のために，検査用カメラとして周知の技術である線形カメラを用いることが当業者にとって適宜に選択し得る設計事項であることは上記のとおりであり，被告の主張は理由がない。
イ次に，相違点１のうち，検査の完了に係る構成の容易想到性について判断する。
(ｱ)甲１発明が「印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより

完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否か不明」であるとの審決の認定が誤りであるとはいえないのは，前記(1)ウ(ｲ)のとおりである。とはいえ，甲１文献に記載された甲１発明の実施例には，「検査部２に送られたシート５は，先ず第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡され，ここで裏面検査用カメラ１３により裏面を検査される。次に，シート５は，第２検査胴１２から直接印刷部３の第１圧胴１４へ受け渡され」（甲１【００２５】【００２６】）との記載があり，当業者としては，第１検査胴から第２検査胴，第２検査胴から第１圧胴へのシートの受渡しは，それぞれの検査胴における検査が完了した後に行われると理解するのが通常であると考えられること，本件明細書には，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出す」との構成のうち「完了したときにのみ…取り出す」ことに関する具体的な構成については何の記載もないこと（甲７，乙１）に照らせば，検査の完了に係る構成に係る上記相違点は，一応の相違点であるにすぎず，実質的な相違点であるとはいい難い。
(ｲ)また，上記の一応の相違点については，これを相違点であると見ても，検査機械において，各検査胴の間，あるいは検査胴から後続の搬送装置へのシートの受渡し時期を，各検査胴における検査が完了した後とすることは，当業者が適宜に採用し得るごく一般的な構成であると解される。
さらに，本件優先日以前に公表された甲２文献には，印刷されたシートを質的に評価するための装置であって，シートの表面及び裏面を検査

するための２つのドラム毎に，当該ドラムに載着されたシートの像を撮影する撮像装置等が設けられており，シート裏面を検査するための第１のドラムに載着されたシートの個々の像若しくは全体像を撮影した後に初めて，シートは表面の検査のための第２のドラムに引き渡され，第２のドラムに載着されたシートの全体像が完全に検出された後に初めて，シートが後続の搬送装置に引き渡されるという構成（甲２発明）が記載されていると認められるところ（甲２），甲２発明が，シートの全体像が撮影された後に初めて後続のドラムや搬送装置にシートを引き渡す構成を採用しているのは，ドラムに載着されたシートの受渡しの精度を高め，ひいてはシートの処理の精度を高めるためと考えられる。そうすると，甲１発明と甲２発明とは，いずれも検査シリンダないしドラムにより搬送されるシートを検査用カメラを用いて検査する装置に関する，同一の技術分野に属する発明であり，また，検査胴の周面に巻き付けられたシートの処理の精度を高めることは，検査装置における一般的な課題であるだけでなく，検査装置の小型化を図るに伴っても必要となることであるから，甲１発明について，甲２発明の構成を適用して，各シート検査における検査が完了したときにのみ検査済みのシートを各検査胴から取り出すように構成することは，当業者が容易に想到し得ることであるということができる。
(ｳ)被告は，「保持装置によりシートを緊張した状態」にして検査を行うことと「枚葉紙の像を撮影した後に枚葉紙をドラム等に引き渡す」こととは不可分一体の関係にあるから，保持装置を用いてシートを緊張した状態にして検査を行うのではない本件発明１に対し，「検査が完了したときにのみ検査済みの印刷されたシートを検査シリンダから取り出す」という構成を適用することについて，阻害要因があると主張する。しかしながら，ドラムに載着されたシートの受渡しや処理の精度を高

める課題があれば，ドラムに載着されたシートが緊張した状態にあるかどうかを問わず，当該シートの検査が終了したときのみシートを次のドラムに引き渡す構成とすることは可能であり，そして，かかる組合せを排除するような記載や示唆は，甲１文献及び甲２文献のいずれにも特段見当たらないから，上記の組合せに対する阻害事由があるとの被告の主張は，理由がない。
ウ小括
以上によれば，甲１発明について，検査ユニットを２組から３組にすることは，当業者が，検査目的や検査対象を考慮の上，適宜選択し得る設計事項であり，また，それ自体一般的な課題であるとともに検査ユニットの組数を増やすことによっても生じる，各検査ユニットの小型化という課題の解決のために，検査カメラとして周知技術である線形カメラを選択することも，当業者が適宜に行い得るものである。


さらに，検査の完了とシートの各検査胴からの取出しに係る本件発明１と甲１発明との間の相違点は，一応の相違点ではあるものの，実質的な相違点とはいい難い上，この一応の相違点についても，検査の完了後にシートを各検査胴から取り出すとの構成は，当業者が適宜に採用し得るごく一般的な構成であるにすぎず，加えて，甲１発明において，それ自体一般的な課題であるとともに検査ユニットの小型化に伴っても生じる，検査胴に載着されたシートの受渡しや処理の精度を高めるという課題の解決のために，甲２発明を適用して，各シート検査における検査が完了したときにのみ検査済みのシートを各検査胴から取り出すように構成することも，当業者が容易に想到し得ることであるということができる。よって，甲１発明において相違点１に係る本件発明１の構成とすることは，当業者であれば，設計事項として適宜選択し得るか，容易に想到し得るということができ，審決の相違点１に係る容易想到性についての判断は

誤りであるといわざるを得ない。
２取消事由２について
(1)相違点４の認定の誤りについて
ア甲３発明について
本件優先日以前に公表された甲３文献には，以下の記載がある（甲３。図面は，別紙「甲３発明の図面」のとおり。）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は両面に印刷された用紙，特に有価用紙のシートを処理するための装置であって，連続的にシートを供給する供給機器と，移送手段と，上記シートを処理するための手段と，少なくとも二つの別個のスタックに分別するための手段とを具備する装置に関し，且つ，この装置を操作する方法に関する。
【０００４】
本発明は，この製造手順における一つの特定の分野，すなわち印刷後であって検査および番号付けが行われようとしているシートの処理に関する。
【０００７】
本発明の装置は，印刷品質を検査するための手段と，通し番号および／または付加的な要素を印刷するための手段と，番号を検査するためおよび／または付加的な要素を印刷するための手段と，品質検査手段の一つによって基準を満たしていないとみなされたシートにマークを付けるための手段とを具備することを特徴とする。
【０００８】
この装置は，品質検査の作業，通し番号および／または付加的要素を印刷する作業，この印刷の品質を検査する作業，基準を満たしていないとみ

なされたシートにマークを付け且つシートを適切なスタックに案内する作業を，単一の通路で実行することを可能にするという利点を有する。
【００１５】
本発明の装置に含まれる品質検査用の機器は，第一軸線周りで回転する第一グループの回転式シート把持部材と，第一軸線に平行な第二軸線周りで回転する第二グループの回転式シート把持部材とを具備し，これら二つのグループの回転は同期しつつ反対向きであり，第一グループから第二グループへのシートの移動は各シートがほぼＳ字状の通路を辿るように回転式シート把持部材によって円形通路の接線に沿って行われ，これによりシートの両面のそれぞれが二つの反射式光電子検査手段に対面し，一方の反射式光電子検査手段は回転軸線のうち一方の軸線周りのシートが移動する円形通路中に配置され，他方の反射式光電子検査手段は回転軸線のうち他方の回転軸線周りのシートが移動する円形通路中に配置され，透過式光電子検査機器は，一方の円形通路および対応の回転軸線の内側に配置される。
【００１６】
本発明のこの機器の利点は，検査すべきシートが，平坦な移送手段に沿って移動する代わりに，実際には二つの円弧によって形成されるＳ字状の通路に沿って移動することにあり，これにより検査を行うために，占有する水平方向の空間を比較的短くして鉛直方向の空間を用いることができる。
【００１７】
さらに，シートが移動する弧のそれぞれの内部に光電子検査機器を収容することは，通常占有されないままになっている空間内に機器があるので，全ての占有空間を節約することができる。各グループの把持部材は孔開けされたドラムの横表面上に載置されるかまたは回転軸線と同軸のシャ

フトによって駆動されるアームに締結される。このような機器は，同じ出願人に同日に提出された並行特許出願に詳細に説明されている。
【００２３】
まず，図１に示した機器は，銀行券等の有価用紙のような用紙の印刷済みシートＳ用を供給するための供給機器１を具備する。これらシートＳは供給ローラ２を介して移送ドラム３に侵入し，矢印Ｆ１の方向に回転駆動される第一ドラム４に巻き込まれる。第一ドラム４には，シートの前端部を把持するためのグリッパが設けられる。第一ドラム４には，様々な品質検査を実行することができるように穴が開けられている。これは，把持されたシートの表面を第一ドラム４の内側から調べることができることが必要であることによる。ドラム４内の第一の位置には透過によって検査することができるカメラ５が設けられ，ドラム４の外部には，カメラ５と対面し且つシートに対してカメラ５の反対側においてシートを照らす照明機器６が設けられる。その後，シートは矢印Ｆ１の方向に移動し続け，機器８に照らされる反射式光電子検査機器７と対面する。シートは吸引機器９によって規則正しい配置に保持される。本ケースでは，第一ドラム４が品質検査機器７を通って回転しているときに列ずつ品質検査が行われる。その後，シートがドラム４とドラム１０との接触地点に到達すると，シートは把持機器によってドラム１０へ移り，別の反射式光電子検査機器７’を通過する。このとき，シートは照明機器８’によって照らされ，上述したように列ずつ品質検査が行われ，シートは吸引機器９’によって規則正しく保持される。むろん，ドラム１０’は矢印Ｆ１の回転方向とは反対向きの矢印Ｆ２の方向へ回転し，これにより，ドラム４からドラム１０へシートが移るとき，ドラム１０の内側を向いているシートの側を変更することができる。ドラム１０の構成はドラム４の構成に非常に類似している。その後，シートは，一連の移送ローラ１１と，番号付けを行うためおよびアル

ファベット要素を添付するための二つの要素１３および１４が作用する印刷ローラ１２とを通過する。各印刷要素１３および１４には，本発明の一部を形成しないインク充填組立体によりインクが充填される。ローラ１３および１４には，このタイプの装置には通常存在するクリーニング機器が設けられる。
【００２６】


シートに番号付けが行われた後，シートは番号付けの印刷品質を検査するための光電子機器１７を通過する。次いで，シートＳはチェーン式移送機器１８に巻き上げられ，そしてマーク機器１９を通過する。この機器１９は，反射または透過による印刷の品質検査の間に，または番号の印刷品質を検査するための機器によって欠陥があるとみなされたシートの上方部分にマークを付ける。機器２０は，基準を満たしていないとみなされたシートに機器１９によって実際にマークが付けられているが否かを検出し，その後，シートは蓄積機器に向かう。蓄積機器は，良好であるとみなされたシート用の第一スタック２１と，スクラップであるとみなされたシート用の第二スタック２２とを有し，さらに，良好であるとみなされたシートを保持するか，または処理中の装置の突然の停止や故障の後の，検査または番号付けのされていないシートを保持する第三スタック２３を有してもよい。なお，検査または番号付けのされていないシートはもう一度装置を通さなければならない。
【００３１】
図１において説明した装置は，最も完全な形態であり，シートのスタックＳから，反射または透過によって印刷品質の検査を行い，その後，例えば組立体１５を用いて補足的な印刷を行い，サインまたは日付の添付を行い，またはその両方を行い，そして番号付けを行い，その後，印刷品質を検査し，欠陥のあるシート上にマークを付ける機器を介して移送し，そし

て，基準を満たしているシートを基準を満たしていないシートから，および付加的に処理の行われていないシート，すなわち検査または番号付けの行われていないシートから分別するための蓄積機器に移送する。イ以上によれば，甲３発明は，以下の発明であると認められる。銀行券等の有価用紙のような用紙の印刷済みシートを処理するための装
置を操作する方法であって，
連続的に前記シートを供給する供給機器１を具備し，前記シートは供給ローラ２を介して移送ドラム３に侵入し，矢印Ｆ１の方向に回転駆動され
るドラム４に巻き込まれ，
ドラム４内の第一の位置には透過によって検査することができるカメラ５が設けられ，ドラム４の外部には，カメラ５と対面し且つ前記シートに対してカメラ５の反対側において前記シートを照らす照明機器６が設けられ，前記シートは移動し続け，機器８に照らされる反射式光電子検査機器７と対面し，第一ドラム４が品質検査機器７を通って回転しているときに
品質検査が行われ，
その後，前記シートがドラム４とドラム１０との接触地点に到達すると，前記シートは把持機器によってドラム１０へ移り，別の反射式光電子検査機器７’を通過し，前記シートは照明機器８’によって照らされ，品
質検査が行われ，
次いで，前記シートはチェーン式移送機器１８に巻き上げられ，そしてマーク機器１９を通過し，この機器１９は，反射または透過による印刷の品質検査の間に欠陥があるとみなされた前記シートにマークを付け，その後，前記シートは蓄積機器に向かい，基準を満たしている前記シートを基準を満たしていない前記シートから分別する方法。ウ(ｱ)原告は，審決が，相違点４として，甲３発明における検査ユニットが本件発明１３と異なり２組であると認定したのは誤りであると主張する。

しかし，甲３発明の検査ユニットについては，カメラ（反射式光電子検査機器２つ及び透過式光電子検査機器１つ）と，それぞれのカメラと対になる照明機器からなる検査ユニットは３組といえるものの，それが備わっている検査シリンダは２つであると認められ（甲３【００１５】，【００２３】），検査シリンダを前提とした検査ユニットの数としては２組であるということができるから，審決の認定に誤りはない。原告の上記主張は理由がない。
(ｲ)原告は，甲３発明が「各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであるのか否か不明」であるとした審決の相違点４の認定は誤りであると主張する。
しかし，前記アのとおり，甲３文献には，検査用カメラとして線形カメラを選択すべきことについては何らの記載もないから，甲３発明における検査用カメラは線形カメラであるのか否か不明であるとした審決の相違点４の認定に誤りはない。原告の上記主張は理由がない。(ｳ)原告は，甲３発明が「印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否か不明な点」において，本件発明１３と相違するとの審決の相違点４の認定は誤りであると主張する。
しかしながら，甲３文献には，カメラによる検査が終了（完了）したときにのみ，シートを次の検査ユニット又はマーキングユニットに移送するとの記載はないから，検査終了後に行われるのか否か不明であるとした審決の相違点４の認定に誤りがあるということはできず，原告の上記主張は理由がない（ただし，この点は一応の相違点であるにすぎず，実質的な相違点とはいい難いことは，後記(2)のとおりである。）。(ｴ)以上によれば，甲３発明と本件発明１３との間には，審決が認定した

とおり，相違点４が存在することが認められる。
(2)相違点４に係る構成の容易想到性の判断の誤りについて審決は，「相違点４は実質的に上記相違点１と差違のないものである。…よって，…訂正特許発明１について示した理由と同様の理由により，甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて，相違点４に係る訂正特許発明１３の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。」と判断した。しかしながら，甲３発明について，検査ユニットを２組から３組にすることは，当業者が，検査目的や検査対象を考慮の上，適宜選択し得る設計事項であり，また，それ自体一般的な課題であるとともに検査ユニットの組数を増やすことによっても生じる，各検査ユニットの小型化という課題の解決のために，検査カメラとして周知技術である線形カメラを選択することも，当業者が適宜に行い得るものである。


平成２４年２月１６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年（行ウ）第５３５号決定処分取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月１５日
判        決
ドイツ連邦共和国＜以下略＞
原            告            ヴァレオ・シャルター・ウント・
ゼンゾーレン・ゲーエムベーハー
特許管理人弁理士            竹沢    荘一同                          中馬    典嗣同                          森      浩之
東京都千代田区＜以下略＞
被            告            国処分行   政庁             特許庁   長官指定代   理人             秦      智子同                          進藤    晶子同                          佐藤    一行同                          大江    摩弥子同                          河原    研治
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
１特許庁長官が平成２２年３月１１日付けで原告に対してした特願２００９－５４５８８０号についての国内書面に係る手続の却下処分を取り消す。２特許庁長官が平成２２年３月１１日付けで原告に対してした特願２００９－５４５８８０号についての国際出願翻訳文提出書に係る手続の却下処分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が，当該国際特許出願について，特許法１８４条の４第１項に規定する明細書，請求の範囲，図面（図面の中の説明に限る。）及び要約の日本語による翻訳文（以下「明細書等の翻訳文」という。）並びに同法１８４条の５第１項に規定する書面（以下「国内書面」という。）を提出したところ，特許庁長官から，明細書等の翻訳文に係る手続については提出期間経過後の提出であることを理由として，国内書面に係る手続については翻訳文が提出期間内に提出されなかったことにより上記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由として，それぞれ手続の却下処分を受けたことから，被告に対し，当該各却下処分の取消しを求めた事案である。
１争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，当事者間に争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)原告は，２００８年（平成２０年）１月２３日，パリ条約による優先権主張日を２００７年（平成１９年）１月２３日（米国における先の出願の特許出願日），受理官庁を欧州特許庁，国際出願言語を英語として，発明の名称（日本語訳）を「ビデオ画像に基づく道路特性分析，車線検出，および車線逸脱防止方法および装置」とする発明について，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「特許協力条約」という。）３条に基づく国際出願（ＰＣＴ／ＥＰ２００８／０００４８８。以下「本件国際出願」という。）をした。
本件国際出願は，特許協力条約４条(１)(Ⅱ)の指定国に日本国を含むものであったため，特許法１８４条の３第１項の規定によりその国際出願日にされた特許出願とみなされた国際出願（日本における出願番号・特願２００９－５４５８８０号。以下「本件国際特許出願」という。）であり，かつ，本件国際特許出願は，英語でされた外国語特許出願（同法１８４条の４第１項）である。
(2)ア原告は，平成２１年７月１４日，特許庁長官に対し，本件国際特許出願についての国内書面（甲１。以下「本件国内書面」という。）を提出した。外国語特許出願である本件国際特許出願についての特許法１８４条の４第１項本文の国内書面提出期間は，本件国際出願に係る特許協力条約２条(ⅺ)の優先日である平成１９年１月２３日から２年６月が経過する平成２１年７月２３日までであったところ，上記のとおり，本件国内書面が国内書面提出期間の満了前２月から満了の日までの間に提出されたため，同項ただし書により，本件国際特許出願についての明細書等の翻訳文の提出期間は，本件国内書面の提出日（平成２１年７月１４日）から２月以内，すなわち同年９月１４日までとされることとなった。
イ原告は，特許庁長官に対し，平成２１年９月１４日までに，本件国際特許出願についての明細書等の翻訳文を提出せず，同月２４日に至ってこれらの翻訳文を添付した「国際出願翻訳文提出書」と題する書面（甲２。以下「本件翻訳文提出書」という。）を提出した。
(3)ア特許庁長官は，原告に対し，本件翻訳文提出書の提出が明細書等の翻訳文の提出期間経過後であるとの理由により，本件翻訳文提出書に係る手続は却下すべきものと認められる旨の平成２１年１２月２日付け「却下理由通知書」(甲３の２）を送付した。
イまた，特許庁長官は，原告に対し，本件国際特許出願は，特許法１８４条の４第１項ただし書の翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文の提出がないため，取り下げられたものとみなされたから，国内書面に係る手続は認められないとの理由により，本件国内書面に係る手続は却下すべきものと認められる旨の平成２１年１２月２日付け「却下理由通知書」(甲３の１）を送付した。
(4)原告は，平成２２年１月２２日，特許庁長官に対し，「パリ条約による優先権主張取下書」と題する書面（甲４。以下「本件取下書」という。）を提出した。本件取下書には，【事件の表示】として，本件国際特許出願に係る日本における出願番号（特願２００９－５４８８８０）が記載されている。また，原告は，同月２８日，特許庁長官に対し，上記(3)の各却下理由通知書に対する弁明書（乙１）を提出し，各却下理由通知書記載の却下理由は認められない旨を主張した。
(5)特許庁長官は，平成２２年３月１１日付けで，前記(3)アの却下理由通知書記載の理由により，本件翻訳文提出書に係る手続を却下する旨の処分（以下「本件翻訳文提出書却下処分」という。）をした。
また，特許庁長官は，同日付けで，前記(3)イの却下理由通知書記載の理由により，本件国内書面に係る手続を却下する旨の処分（以下「本件国内書面却下処分」といい，これと本件翻訳文提出書却下処分とを併せて「本件各却下処分」という。）をした。
なお，本件各却下処分に係る通知が原告に到達したのは，同月２４日である（甲５の１及び２，甲６）。


(6)原告は，平成２２年５月２４日付けで，本件各却下処分について，行政不服審査法による異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）をした。その後，特許庁長官は，同年１１月１７日，「本件異議申立てを棄却する。」との決定（以下「本件異議決定」という。）をした。
本件異議決定は，同月１８日に原告に送達された。
(7)原告は，平成２３年５月１８日，被告を相手方として，本件異議決定の取消しを求める訴訟（東京地方裁判所平成２３年（行ウ）第３１８号。以下「３１８号事件」という。）を提起し，さらに，同年９月１２日，本件各却下処分の取消しを求める本件訴訟を提起した。同月２０日，本件訴訟が３１８号事件に併合された後，同月２１日，原告は，３１８号事件に係る訴えを取り下げた。
２争点
本件の争点は，「本件各却下処分が違法なものか否か」である。
第３争点に関する当事者の主張
１原告の主張
(1)原告が，平成２２年１月２２日，特許庁長官に対し，本件国際特許出願に関して本件取下書を提出したことにより，本件国際特許出願における２００７年（平成１９年）１月２３日を優先日とするパリ条約による優先権主張は取り下げられたものであり，その結果，本件国際特許出願に係る特許協力条約２条(ⅺ)の優先日は，本件国際出願の国際出願日である２００８年(平成２０年）１月２３日に繰り下がることとなる。
そうすると，本件国際特許出願についての国内書面提出期間（特許法１８４条の４第１項）の満了日も，上記国際出願日である平成２０年１月２３日から２年６月が経過する平成２２年７月２３日に繰り下がることとなるところ，原告は，特許庁長官に対し，いずれも上記満了日前である平成２１年７月１４日に本件国内書面を，同年９月２４日に本件翻訳文提出書を提出している。
したがって，本件国際特許出願については，特許法１８４条の４第１項本文の国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文が特許庁長官に提出されていることとなるから，その提出が提出期間経過後であることを理由とする本件翻訳文提出書却下処分は違法であり，また，明細書等の翻訳文の提出が提出期間内になかったため，本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされたから，国内書面に係る手続は認められないことを理由とする本件国内書面却下処分も違法である。
(2)本件異議決定は，特許法４３条１項に基づくパリ条約による優先権主張の取下げについて，同法にその要件及び効果等に関する規定が何ら設けられておらず，特許庁の方式審査便覧においても認められない旨が明記されているから，現行法上認められない手続である旨判断している。しかしながら，特許法には，パリ条約による優先権主張の取下げができないとする規定は存在せず，他方，出願審査の請求については，「出願審査の請求は，取り下げることができない。」（特許法４８条の３第３項）との明文の規定が置かれている。しかるところ，出願審査の請求が，「出願に吸収され，当該出願の一部」になるという点で，パリ条約による優先権主張と同一の法的性格を有することからすれば，特許法が，出願審査の請求については明文の規定で取下げを禁止しているのに，これと同一の法的性格を有するパリ条約による優先権主張については取下げを禁止する明文の規定を置いていないのは，出願審査の請求とは異なり，パリ条約による優先権主張については，その取下げを認める趣旨であると解すべきである。
２被告の主張
(1)本件国際特許出願は，特許法１８４条の４第１項ただし書の「翻訳文提出特例期間」内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより，その期間の経過をもって取り下げられたものとみなされ（同条３項），その出願の効果が消滅したのであるから，その後に優先権主張を取り下げる旨の本件取下書が提出されても，何らの効果も生じない。
したがって，原告による本件取下書の提出は，本件国際特許出願に係る本件翻訳文提出書及び本件国内書面に係る各手続に対する処分（本件各却下処分）にも何ら影響がなく，その理由を覆すものとならないことは明らかである。
(2)また，上記(1)の点をおくとしても，以下のとおり，原告による優先権主張の取下げを認める余地はない。
ア特許協力条約における優先権主張の取下げについて(ア)まず，原告による本件取下書の提出について，本件国際出願における特許協力条約に基づく優先権主張の取下げとしての効力を認める余地はない。
すなわち，国際出願における特許協力条約に基づく優先権主張の取下げについては，特許協力条約に基づく規則９０の２．３に手続が定められており，その要件及び効力については，以下のとおりとされている。①優先日から３０月を経過する前に取り下げる。
②取下げは，出願人の選択により国際事務局，受理官庁又は（予備審査請求をした場合は）国際予備審査機関に対して行い，取下書を各機関が受領したときに効力を生ずる。
③優先権主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には，もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は，変更後の優先日から起算する。
(イ)しかるところ，原告による本件取下書の提出（平成２２年１月２２日）は，本件国際出願の「優先日」（２００７年(平成１９年）１月２３日）から３０月を経過した後にされたものである上に，当該出願の受理官庁である欧州特許庁に対して行われたものではないから，特許協力条約に基づく優先権主張の取下げとしての効力が生ずるための要件を欠くものであることが明らかである。
イ特許法に基づくパリ条約による優先権主張の取下げについて特許法は，４３条においてパリ条約による優先権主張の手続を定めているが，その取下げについては，パリ条約にも，特許法にも，その要件及び効果等についての規定が何ら設けられていない。
したがって，我が国の特許法においては，パリ条約による優先権主張の取下げの手続は認められていないと解すべきであるから，原告による本件取下書の提出について，特許法に基づくパリ条約による優先権主張の取下げとしての効力を認める余地はない。
第４当裁判所の判断
１(1)原告は，本件取下書の提出によって，本件国際特許出願に関する２００７年（平成１９年）１月２３日を優先日とする優先権主張は取り下げられたものであり，その結果，本件国際特許出願に係る特許協力条約２条(ⅺ)の優先日は，本件国際出願の国際出願日である２００８年(平成２０年）１月２３日に繰り下がることとなり，ひいては，本件国際特許出願についての国内書面提出期間（特許法１８４条の４第１項）の満了日も平成２２年７月２３日に繰り下がることとなる旨主張する。


平成２６年１２月２４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（行ケ）第１００８３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１１月２６日
判     決
原        告            Ｘ
訴訟代理人弁護士     佐々    木    猛    也同            平    田    かお    り訴訟代理人弁理士     前    田        弘同            齋    藤    克    也同            竹    内        宏
被        告    特許庁長官
指定代理人     吉    野    公    夫同            黒    瀬    雅    一同            藤    本    義    仁同            窪    田    治    彦同            根    岸    克     弘
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１２－２４６０９号事件について平成２６年２月１４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２０年１１月２６日，平成１２年４月３日にされた特許出願（特願２０００－１００９５５号。以下「原出願」という。）の分割出願である特許出願（特願２００８－１９３６９９号）の一部を分割して，新たな特許出願（特願２００８－３０１０３７号。発明の名称「遺体用体液漏出防止剤の供給管」。請求項数１。以下「本願」という。）をした（甲４）。原告は，平成２３年１０月２４日付け手続補正及び平成２４年６月１１日付け手続補正をしたが，特許庁は，平成２４年９月３日付けで，平成２４年６月１１日付け手続補正を却下するとともに拒絶査定をしたため（甲５），原告は，平成２４年１２月１１日，これに対する不服の審判を請求するとともに，平成２４年１２月１１日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書の補正をした（以下「本件補正」という。請求項数１。甲６）。特許庁は，これを不服２０１２－２４６０９号事件として審理し，平成２６年２月１４日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，平成２６年３月４日，原告に送達された。
原告は，平成２６年４月３日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正前（平成２３年１０月２４日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。以下，本件補正前の請求項１に記載された発明を「本願発明」という。
「【請求項１】
遺体内に鼻または口から体液漏出防止剤を注入する供給管であって，鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，先端
部は咽喉部に達する長さとされ，
挿入方向基端部には，内部に上記体液漏出防止剤が内蔵された容器に接続
可能な接続部が形成され，
挿入方向先端部には，上記体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するための注入孔が形成されていることを特徴とする遺体用体液漏出防止剤の供給管。」
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（下線部は補正箇所である。甲６）。以下，本件補正後の請求項１に記載された発明を「本願補正発明」といい，その明細書（甲４，６）を，図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項１】
遺体内に鼻または口から体液漏出防止剤を注入する供給管であって，鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，先端
部は咽喉部に達する長さとされ，
挿入方向基端部には，内部に上記体液漏出防止剤が内蔵された容器の出口部を差し込むことによって該容器に接続可能な接続部が形成され，挿入方向先端部には，上記体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するための注入孔が形成されていることを特徴とする遺体用体液漏出防止剤の供給管。」
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１８年改正前特許法」という。）１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが，本願補正発明は，原出願の出願日前に頒布された刊行物である実用新案登録第３０６４５０６号公報（以下「刊行物１」という。甲１）に記載された発明，特開平７－２６５３６７号公報（以下「刊行物２」という。甲２）に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，平成１８年改正前特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものであり，②本願発明は，刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本願は拒絶すべきものである，というものである。
本件審決が認定した刊行物１に記載された発明（以下「引用発明１」という。），本願補正発明と引用発明１との一致点及び相違点，本願発明と引用発明１との相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明１
「一端が体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）の連通口（１ｂ）に連結され，他端を遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道，肛門などに差し込み，体液凝固剤（２）を遺体内に圧入する供給管（４）。」
イ本願補正発明と引用発明１との一致点及び相違点
一致点
「遺体内に鼻または口から体液漏出防止剤を注入する供給管であって，鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，挿入方向基端部には，内部に上記体液漏出防止剤が内蔵された容器の出口部に接続可能な接続部が形成され，挿入方向先端部には，上記体液漏出防止剤を注入するための注入孔が形成されている遺体用体液漏出防止剤の供給管。」
相違点
（相違点１）


本願補正発明は，供給管の先端部が咽喉部に達する長さとされているのに対し，引用発明１は，その点につき明らかでない点。
（相違点２）
本願補正発明は，供給管の挿入方向基端部には，内部に体液漏出防止剤が内蔵された容器の出口部を差し込むことによって該容器に接続可能な接続部が形成されているのに対し，引用発明１は，その点につき明らかでない点。
（相違点３）
供給管の挿入方向先端部の注入孔につき，本願補正発明は，体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するよう形成されているのに対し，引用発明１は，その点につき明らかでない点。
ウ本願発明と引用発明１の相違点
本願発明と引用発明１は，前記イの相違点１及び３の点で相違する。
第３当事者の主張
１原告の主張
取消事由１（本件補正の適否についての判断の誤り）
ア本件補正の却下
本件審決は，本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが，本願補正発明は，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は不適法であるとして，これを却下した。
イ本願補正発明と引用発明１との相違点の看過（取消事由１－１）本件審決は，「引用発明１の「供給管（４）」は，一端が体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）の連通口（１ｂ）に連結され，他端が遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道，肛門などに差し込み，体液凝固剤（２）を遺体内に圧入するものであるから，本願補正発明の「供給管」とは，遺体内に鼻または口から体液漏出防止剤を注入し，鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，挿入方向基端部には，内部に上記体液漏出防止剤が内蔵された容器の出口部に接続可能な接続部が形成され，挿入方向先端部には，上記体液漏出防止剤を注入するための注入孔が形成されている限度において共通する。」として，本願補正
発明と引用発明１は，の点で一致する旨認定し
た。
しかしながら，刊行物１には，供給管を鼻や口から挿入することが記載されているに留まっており，供給管を鼻又は口から挿入した状態で供給管の挿入方向基端部が鼻又は口から突出していることについては何ら開示も示唆もされていない。
刊行物１に記載されているようなエーロゾル及び供給管を使用して体液凝固剤を遺体の鼻や口に注入する際には，エーロゾル噴霧体を充填した蓄圧容器から勢いよくガスが噴出されるので，当業者であれば，そのガスの噴出によって体液凝固剤が鼻や口から遺体の外に出ないようにするため，供給管をその挿入方向基端部が鼻や口の中に埋まるまでしっかりと深く差し込み，その状態で容器を接続すると考えるから，むしろ，刊行物１には，引用発明１の供給管を，その挿入方向基端部が鼻又は口から突出しない態様で使用することが記載されているというべきである。したがって，本件審決が，引用発明１の「供給管（４）」は「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し」ていると認定したのは誤りである。
以上のとおり，本願補正発明と引用発明１とが「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，」との点で一致するとした本件審決の認定は誤りであり，本件審決は，一致点の認定を誤った結果，本願補正発明と引用発明１とが，本願補正発明の「供給管」が「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部が鼻または口から突出している」のに対し，引用発明１の「供給管」は「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部が鼻または口から突出していない」点（相違点４）で相違することを看過した。
本願補正発明と引用発明１とは，相違点４においても相違し，本願補正発明は，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ相違点１及び３に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１－２）本件審決は，「刊行物２には「最も多量に体液が戻るのは咽喉からであり，この部位を乾燥粉末である封止剤で抑えれば鼻孔および耳孔は，脱脂綿やガーゼなどを詰める処置であっても構わないこと。」との技術的事項が記載されているから，引用発明１において，体液漏出防止剤を注入する供給管を設計するに際し，上記技術的事項に照らして，供給管の先端部が咽喉部に達する長さとすることに何ら困難性はない。」，「供給管の先端部が咽喉部に達する長さであるならば，供給管の先端の注入孔から注入される体液漏出防止剤は咽喉部に集中的に注入されることとなることは明らかである。」などとして，引用発明１において，刊行物２に記載された技術的事項に照らして，相違点１及び３に係る構成を備えるようにすることは，当業者が容易になし得ることである旨判断した。
しかしながら，引用発明１の供給管は殺菌液を内蔵するが故に中間部分が円を描くようにループ状に形成されている（刊行物１の図１～３，段落【０００９】）。一般に，鼻や口に挿入する管としては直管や緩やかに湾曲した管が想定されるにもかかわらず，刊行物１ではあえて供給管をループ状に形成しており，しかも，刊行物１には供給管をループ状以外の形状にしてもよいことを示唆する記載はないのであるから，このループ形状は，外に流出しないように殺菌剤を内蔵するのに必要な形状，すなわち，引用発明１の発明特定事項であるというべきである。そうすると，引用発明１の供給管は，中間部分が円を描くようにループ状に形成されているから，これを鼻や口に挿入しようとしても，ループ状の部分が鼻や口の中に留まることになり，供給管の先端部を鼻や口よりもさらに奥の咽喉部に達するまで差し込むことは不可能な構成である。
加えて，刊行物１は，段落【００１２】に「供給管の他端を遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道，肛門などに差し込み」との記載があるのみで，供給管を咽喉部にまで挿入することを開示も示唆もしていない。したがって，当業者において，刊行物２の技術的事項を参照したとしても，引用発明１の供給管の先端部を咽喉部に達するように構成することには容易に想到し得ないし，円を描くようにループ状に形成した供給管の長さをその先端部が咽喉部に達するような長さに設計することも想定し得ない。引用発明１の供給管は，その先端部が咽喉部に達するような形状になっておらず，しかも，供給管の長さも咽喉部に達するような長さとなっていないので，体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入することはできないものである。


刊行物２は段落【００１４】に記載されているように，ペットシュガー類似の紙袋に包装された乾燥粉末の封止剤を，紙袋を破ってそのまま咽喉に注ぎ込むようにしている。ところが，刊行物２に記載された方法で乾燥粉末を口から注ぎ込んだとしても，遺体の状態によっては口腔内で舌が落ち込んでいて咽喉部が舌によって塞がれていることが多くあり，封止剤を咽喉部まで達するように注入するのは困難である。また，乾燥粉末を鼻から注ぐ場合を考えてみても，鼻から咽喉部までの腔の形状は複雑なので，封止剤を咽喉部まで達するように注ぎ込むのは困難である。しかも，封止剤が乾燥粉末であるため，鼻や口から注ぎ込んだ際，封止剤の大部分が鼻や口の粘膜に付着してしまい，奥の方まで届きにくく，鼻や口の奥にある咽喉部に集中的に注入することはできない。加えて，刊行物２に「咽喉部を乾燥粉末で抑えれば鼻等にはガーゼなどを詰める処置であっても構わない」旨記載されている（段落【００１５】）ということは，刊行物２の注入方法で乾燥粉末を注入しただけでは，咽喉部を乾燥粉末で確実に抑えることができず，鼻や口から体液等が漏出するので，少なくともガーゼなどを詰める処置が必要であることを示唆しているといえる。
したがって，刊行物２は，封止剤を単に鼻や口から注入することを開示するにすぎず，封止剤を咽喉部のみに集中的に注入すること及びその具体的な構成を何ら開示又は示唆するものではない。
なお，被告は，乙１を挙げて，体内の特定部位にめがけて，管を用いて剤もしくは液を投入するために，その管の長さを特定部位に達する長さとすることは，一般に慣用されていることである旨主張するが，乙１は，人の口腔内を外部から消毒したり，治療したりする際に使用する薬液塗布器に関するものであって，生体に対して使用されるものであるから，嘔吐反射が起こらないように，管を咽喉部に触れない手前の位置まで挿入するようにして使用するものであり，咽喉部に達する長さの管を開示するものでも，液を咽喉部に集中的に注入することを開示するものでもない。
以上のとおり，刊行物１，刊行物２及び乙１のいずれにも，先端部が咽喉部に達する長さとされた供給管を用いて体液漏出防止剤を咽喉部に確実に集中的に注入するという思想は開示も示唆もされていないから，引用発明１において，供給管を，その先端部が咽喉部に達するような長さとし，体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するようにすることは，当業者といえども容易に想到し得ることではない。
以上によれば，本件審決における相違点１及び３に係る容易想到性の判断は誤りである。
エ相違点２に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１－３）本件審決は，「管同士の連結に際し，一方の管を他方の管へ差し込むよう連結部をすることは，一般に慣用手段である。」として，引用発明１において，特表平１０－５１３０８５号公報（甲３。以下「刊行物３」という。）に開示された慣用手段に照らして，相違点２に係る構成を備えるようにすることは，当業者が容易になし得ることである旨判断した。
しかしながら，刊行物３はガイドワイヤを案内するカテーテル，乙２は体内に埋め込まれる中空器官接続用器具，乙３は留置尿カテーテル，乙４は血管バイパスチューブに関するものであり，いずれも生体に使用される技術であって，本願補正発明のように容器の体液漏出防止剤を供給管を介して遺体に注入するためのものとは，前提とする技術や構成が全く異なっている。
したがって，当業者において，これら生体用の技術を遺体用の体液漏出防止剤の供給管の接続構造に適用することは容易に想到し得ないし，刊行物３，乙２～４に開示された慣用手段を体液漏出防止剤の供給管の接続構造に適用することには阻害要因がある。
また，本願補正発明は，相違点２に係る構成を採用することにより，容器の出口部を覆うように供給管の挿入方向基端部が位置するようにし，容器内の体液漏出防止剤を供給管に圧送する際に，容器の出口部と供給管の挿入方向基端部との間から体液漏出防止剤が漏れるのを十分に抑制して遺体処置作業を確実に行うことができるという効果を奏するものであるから，引用発明１において，相違点２に係る構成を備えるようにすることは，当業者といえども容易に想到し得ないというべきである。以上のとおり，本件審決における相違点２に係る容易想到性の判断は誤りである。
オ小括
以上によれば，本願補正発明は，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず，独立特許要件を備えるものであるから，本願補正発明が独立特許要件を備えないとして，本件補正を却下した本件審決の判断は誤りである。
取消事由２（本願発明の容易想到性判断の誤り）
ア本件審決は，本願発明は，刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである旨判断した。
イしかしながら，取消事由１と同様の理由により，本願発明は，刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。ウしたがって，本願発明が，刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された技術的事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとの本件審決の判断は誤りである。
まとめ
以上によれば，①本願補正発明が，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから独立特許要件を備えないとして，本件補正を却下した本件審決の判断は誤りであり，また，仮に，本件補正が却下されるべきものであるとしても，②本願発明が，刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された技術的事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとの本件審決の判断は誤りであり，本件審決は違法であるから，取り消されるべきものである。
２被告の主張


取消事由１（本件補正の適否についての判断の誤り）についてア本願補正発明と引用発明１との相違点の看過（取消事由１－１）について原告は，刊行物１に記載されているようなエーロゾル及び供給管を使用して体液凝固剤を遺体の鼻や口に注入する際には，エーロゾル噴霧体を充填した蓄圧容器から勢いよくガスが噴出されるので，当業者であれば，そのガスの噴出によって体液凝固剤が鼻や口から遺体の外に出ないようにするため，供給管をその挿入方向基端部が鼻や口の中に埋まるまでしっかりと深く差し込み，その状態で容器を接続すると考えるから，刊行物１には，引用発明１の供給管を，その挿入方向基端部が鼻又は口から突出しない態様で使用することが記載されているというべきである旨主張する。
しかしながら，刊行物１には，供給管（４）をその挿入方向基端部が鼻や口の中に埋まるまでしっかりと深く差し込み，その状態で容器（１）を接続するといったことに関する記載はなく，引用発明１の「供給管（４）」は，「容器（１）」との接続のし易さなどに照らしても，その「容器（１）の連通口（１ｂ）との連結部（挿入方向基端部）」が「鼻または口から突出し」た状態で使用されると解するのが自然である。したがって，本件審決の認定に誤りはない。
刊行物１の記載（段落【０００８】，【０００９】，【００１１】）によれば，刊行物１に示された「体液漏出防止器」は，「両端に連通口（１ａ）（１ｂ）を有し，内部に，体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）と，内部に，ブタン，プロパン，窒素，二酸化炭素などの圧縮ガスであるエーロゾル噴霧体を充填した蓄圧容器（３）と，前記容器（１）の一方の連通口（１ａ）に蓄圧容器（３）のノズル口（３ａ）を連通し，他方の連通口（１ｂ）に供給管（４）を連結し，エーロゾル噴霧体の圧入により，体液凝固剤（２）を遺体内に挿入する」ものである。本願明細書の記載（段落【００１６】，【００３２】，【００３３】，【００３４】，【００３７】，【００４９】，【００５１】）によれば，本願明細書に記載された「体液漏出防止装置」は，「両端に入口部１１と出口部１２を備え，体液漏出防止粉末９を内蔵した容器８の入口部１１と，内部にジメチルエーテル，ブタン，プロパン，窒素，二酸化炭素等の噴出ガスと液体とを含有した蓄圧体１の噴出口２とを接続し，容器８の出口部１２に挿入管１６を差し込み，蓄圧体１のガスと液体が体液漏出防止剤９を内蔵する容器８に送られるとともに，これらの混在物が挿入管１６を通って先端の注入孔１８から咽喉部に注入される」ものである。
したがって，引用発明１の「供給管（４）」は，本願補正発明の「供給管」と同様，容器及び供給管を通じて，ブタン，プロパン等の圧縮ガス（噴出ガス）を圧入し，体液凝固剤（体液漏出防止粉末）を遺体内に注入するものであるといえる。
そうすると，原告が主張するように，引用発明１が，ガスの噴出によって体液凝固剤が鼻や口から遺体の外に出ないようにするため，供給管をその挿入方向基端部が鼻や口の中に埋まるまでしっかりと深く差し込み，その状態で容器を接続するものであるというのであれば，本願補正発明も同様に，供給管はその挿入方向基端部が鼻や口から突出しない態様で使用される体液漏出防止装置であるはずである。
この点に照らしても，原告の上記主張は失当であるというべきである。仮に，引用発明１において「挿入方向基端部は鼻または口から突出し」との点が明らかでないとしても，引用発明１において，体液漏出防止剤（体液凝固剤（２））が内蔵された容器の一部を鼻孔又は口腔に差し込むことは不自然であって，（供給管の）挿入方向基端部（容器（１）の連通口（１ｂ）との連結部）は鼻又は口から突出するようにすることが自然であるから，「挿入方向基端部は鼻または口から突出し」との点は，実質的な相違点とはいえない。
以上のとおり，原告の取消事由１－１に係る主張は理由がない。イ相違点１及び３に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１－２）について刊行物１の図面には供給管（４）がループ状に描かれてはいるが，刊行物１の実用新案登録請求の範囲，考案の詳細な説明には，供給管（４）をループ状とすることは何ら記載されていないから，供給管（４）を「中間部分が円を描くようにループ状に形成されているもの」に限定して理解する理由はない。
本件審決は，刊行物１に記載された発明（引用発明１）を「一端が体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）の連通口（１ｂ）に連結され，他端を遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道，肛門などに差し込み，体液凝固剤（２）を遺体内に圧入する供給管（４）。」と認定しているのであって，原告が主張するような「中間部分が円を描くようにループ状に形成されているもの」として認定したわけではない。
また，本件審決は，刊行物２から「最も多量に体液が戻るのは咽喉からであり，この部位を乾燥粉末である封止剤で抑えれば鼻孔および耳孔は，脱脂綿やガーゼなどを詰める処置であっても構わないこと。」という技術的事項を認定したのであって，封止剤を咽喉部のみに集中的に注入することまでを認定したわけではない。
刊行物２の記載（特に，段落【００１５】）から，上記技術的事項が認定できることは明らかであって，当業者であれば，咽喉部を封止することが重要であることは容易に理解することができる。そして，体内の特定部位にめがけて，管を用いて剤もしくは液を投入するために，その管の長さを特定部位に達する長さとすることは，一般に慣用されていることである（乙１）。
したがって，引用発明１の供給管の先端部が咽喉部に達する長さとされているのか否か定かではないものの，引用発明１の供給管を，その先端部が咽喉部に達する長さとすることに何ら困難性はない。供給管の先端部が咽喉部に達する長さであるならば，必然的に供給管の先端の注入孔から注入される体液漏出防止剤は咽喉部に集中的に注入されることになることは明らかである。
以上のとおり，原告の取消事由１－２に係る主張は理由がない。ウ相違点２に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１－３）について流体を流す管同士を連結する手段として，一方の管を他方の管へ差し込む連結部自体は，広く慣用されている手段である（例えば，刊行物３以外にも，乙２～４）。


そして，引用発明１の「供給管（４）」と「容器（１）の連通口（１ｂ）」とを具体的にどのように連結するかは，当業者が適宜に決定し得る程度のことであって，この連結部を，上記慣用手段を参酌し，一方の管を他方の管へ差し込む連結部構造とし，相違点２に係る本願補正発明の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。
以上のとおり，原告の取消事由１－３に係る主張は理由がない。
エ小括
以上によれば，本願補正発明が，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから独立特許要件を備えないとして，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはなく，原告の取消事由１に係る主張は理由がない。
取消事由２（本願発明の容易想到性判断の誤り）について
本願発明が，刊行物１に記載された
発明及び刊行物２に記載された技術的事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとした本件審決の判断に誤りはないから，原告の取消事由２に係る主張は理由がない。
まとめ
以上によれば，原告の主張する取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求は棄却されるべきである。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本件補正の適否についての判断の誤り）について原告は，本願補正発明は，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載された技術的事項及び慣用手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず，独立特許要件を備えるものであるから，本願補正発明が独立特許要件を備えないとして，本件補正を却下した本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。取消事由１－１（本願補正発明と引用発明１との相違点の看過）についてア原告は，本件審決は，本願補正発明と引用発明１との対比において，引用発明１の「供給管（４）」が，「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し」ているとしたが，刊行物１には，供給管を鼻又は口から挿入した状態で供給管の挿入方向基端部が鼻又は口から突出していることについては何ら開示も示唆もされておらず，むしろ，刊行物１には，引用発明１の供給管を，その挿入方向基端部が鼻又は口から突出しない態様で使用することが記載されているというべきであるから，本願補正発明と引用発明１とが「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，」との点で一致するとした本件審決の認定は誤りであり，本願補正発明と引用発明１とは，本願補正発明の「供給管」が「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部が鼻または口から突出している」のに対し，引用発明１の「供給管」は「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部が鼻または口から突出していない」点（相違点４）で相違するにもかかわらず，本件審決は相違点４を看過した旨主張する。
イ本願明細書の記載事項等
本願補正発明の特許請求の範囲の請求項１の記載は，前記記載のとおりである。
本願明細書（甲４，６）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙１の本願図面目録を参照。）。
ａ技術分野
「本発明は，遺体用体液漏出防止剤の供給管に関する。」（段落【０００１】）
ｂ背景技術
「人体は，死亡後に胃液，肺液，腹水などの体液を漏出させることがある。このため，例えば病院では，死亡確認後，遺体の口，鼻等にガーゼ，脱脂綿等を装填し，体液の漏出を防ぐことが行なわれている。」（段落【０００２】）
「また，高吸水性の樹脂粉末を口，鼻，耳，咽喉などに装填することが知られている。」（段落【０００３】）
「例えば，特許文献１（判決注・特開平７－２６５３６７号公報，甲２）では，安定化二酸化塩素を含む吸水性樹脂粉末を咽喉には粉末のまま，耳孔，鼻孔には水溶性シートに包んで使用することが知られている。」（段落【０００４】）
「また，特許文献２（判決注・特開平１０－２９８００１号公報）のように，注射器を使って口，鼻，耳に高吸水性樹脂粉末を装填することが知られている。」（段落【０００５】）
「一般的に行なわれている遺体の口，鼻等にガーゼ，脱脂綿等を装填する方法では，漏出体液が多い場合には，ガーゼ，脱脂綿等では不十分であって，対外に漏れ出たりしている。また新しいガーゼ，脱脂綿等と交換する必要があり，煩わしいだけでなく，遺体体液を介して病原菌が感染する危険性があり，交換時にはその周辺に漏出体液の悪臭が残るなどの問題がある。」（段落【０００６】）
「特許文献１のように咽喉部に上記樹脂粉末を装填しようとしても，装填するための手段がなくては，咽喉部までに装填することが困難である。」（段落【０００７】）
「特許文献２では，出来るだけ流動性を確保するために，高吸水ポリマの微粉末を使用することを述べている。しかし，鼻孔や耳孔の入口部分に入れるのであれば，この公報のように微粉末を注射器のようなシリンダで投入しても充填できるが，奥までは充填できない。特に，奥まで充填するために，急速にシリンダを動かすと，先端から出る微粉末が飛び散るだけで，かえって遺体周辺を汚すだけである。」（段落【０００８】）
「即ち，特許文献１や特許文献２のように粉末をそのまま遺体に充填する方法では，粉末を押圧しても粉末自体の密度が上がるだけで，充填器内をスムーズに流れないので，シリンダを使用しても充填することが困難である。また，飛び出る粉末が拡散するので，粉末を固めて栓をしたい所に粉末を留めることが困難であり，場合によっては，遺体外に出て遺体周辺を汚す恐れがある。さらに，粉末をそのまま遺体に装填する場合には，体液の少ない遺体に対しては微粉末がこぼれ出るか又はゲルが溶けて漏れ出る可能性がある。」（段落【０００９】）
「粉末をそのまま遺体に装填するだけではうまくいかないので，実際の現場では，相変わらずガーゼや脱脂綿で応急処置しているだけであり，ガーゼや脱脂綿に代わる体液漏出技術の実現が強く望まれている。」（段落【００１０】）
ｃ発明が解決しようとする課題
「本発明の課題は，体液漏出防止剤を遺体内に鼻または口から注入できるようにすることにある。」（段落【００１１】）
ｄ課題を解決するための手段
「上記課題を解決する請求項１記載の発明は，遺体内に鼻または口
から体液漏出防止剤を注入する供給管であって，
鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し，
先端部は咽喉部に達する長さとされ，


挿入方向基端部には，内部に上記体液漏出防止剤が内蔵された容器の出口部を差し込むことによって該容器に接続可能な接続部が形成さ
れ，
挿入方向他端部には，上記体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するための注入孔が形成されていることを特徴とする。」（段落【００１２】）
「従って，上記容器に上記供給管を接続した状態で，供給管をその他端部から鼻または口に差し込むことで，容器内の体液漏出防止剤を供給管を介して遺体内に注入することが可能になる。」（段落【００１３】）
ｅ発明の効果
「本発明に係る遺体用体液漏出防止剤の供給管によれば，一端部には，内部に上記体液漏出防止剤が内蔵された容器に接続可能な接続部が形成され，他端部には，注入孔が形成されているから，上記容器に上記供給管を接続した状態で，供給管をその他端部から鼻または口に差し込むことで，容器内の体液漏出防止剤を遺体内に注入することができる。」（段落【００３０】）
ｆ発明を実施するための最良の形態
「図１は，本発明にかかわる体液漏出防止装置を遺体の鼻から挿入し，咽喉部で体液漏出を防止する場合の実施例である。蓄圧体１は，内部に噴出ガスと液体とを含有し，上部に噴出口２を備えている。押圧部材３は，噴出口２を押圧する押圧部４，一端が噴出口２に接続され，他端が外部に接続される連通ダクト５及び蓄圧体上部に嵌合する嵌合部６を有する。押圧部材３には，不用意に押圧部４が押圧されるのを防止するために，蓋部材７が被されている。」（段落【００３２】）
「容器８は，体液漏出防止粉末９を内蔵した本体１０とこの本体１０の両端に入口部１１と出口部１２を備えた細長いカプセル形状からなっている。容器の入口部１１には，第１仮封止機構としてのスポンジ状の栓１３が配置されており，連通ダクト５の他端に接続されている。スポンジ状の栓１３は，容器８の入口部１１を下に向けた時に，体液漏出防止粉末９が連通ダクト５，噴出口２に流れ出るのを防止し，かつ蓄圧体１のガスが通過できる多孔体となっている。この栓１３は蓄圧体１のガスが通過する時には，外れて容器本体１０内に持ち込まれるようになっていても良い。この実施例では，扱いやすいのでスポンジ状の栓としたが，スポンジの栓に限らず，上記機能を果たせば良いものである。例えば，薄膜，ワンウエイ弁でも良い。」（段落【００３３】）
「容器８の入口部１２と連通ダクト５との間には。蓄圧体１に対して容器８の向きの自由度を確保するために，蛇腹管１４が設けられている。」（段落【００３４】）
「容器８の出口部１２は先細に形成され，その先細部には，容器８の出口部１２を下に向けた時に，体液漏出防止粉末９が流れ出るのを防ぐために，ゴム製の保護キャップ１５が被せられている。」（段落【００３５】）
「供給管は鼻に挿入される細長いパイプ状の挿入管１６からなり，中間部分１６aが１回転している。その一端には容器の出口部１２との接続部１７が形成され，他端には注入孔１８が形成されている。接続部１７には，容器８の出口部１２に外挿される外挿管部１９が形成され，外挿管部１９の段部にパッキン２０が配置され，外挿管部１９の先端には接続時の嵌合をしやすくするために溝１９aが設けられている。この溝１９aは，容器８の出口部１２に設けても良い。」（段落【００３６】）
「使用時には，容器８の出口部１２の保護キャップ１５をはずし，挿入管１６の外挿管部１９に出口部１２をその先端がパッキン２０に当たるまで差し込む。これにより，容器８と挿入管１６が接続される。保護キャップ１５が外されるので，容器８の出口部１２を下に向けた時に，容器１２内の体液漏出防止粉末９が挿入管１６内に流れ込むが，中間部分１６aが1   回転しているので，挿入管１６から外部に体液漏出防止粉末９が流れ出ることはない。」（段落【００３７】）「この実施例では，容器８と挿入管１６を接続してない時は保護キャップ１５により，接続した時は挿入管１６の１回転した部分１６aにより第２仮封止機構を構成している。第２仮封止機構の構成は，この実施例に限られるものではなく，例えば，入口部１１と同様にスポンジ状の栓１３を設けたり，薄膜，ワンウエイ弁を設けても良い。このような栓を設けた場合には，不用意に体液漏出防止粉末９が流れ出ることはないので，敢えて挿入管１６の中間部に1回転した部分１６a   を設けなくても良い。また，この実施例のように容器８と挿入管１６を使用時に接続するのではなく，容器８と挿入管１６を一体的に構成したものを用意してあっても良い。」（段落【００３８】）「図２に示すように，挿入管１６の他端に形成された注入孔１８は，鼻穴の内壁を傷つけないように先細に形成されている。この注入孔１８は，先端に形成した第１注入孔１８aと側部に形成した４つの第２封入孔１８bからなる。第２注入孔１８bは向き合った２つの孔を９０°ずつ位相をずらして設けた円形の孔である。第１注入孔１８aと第２注入孔１８bは，どれかの注入孔が塞がれても，他の注入孔から体液漏出防止粉末９が咽喉部に導入されるように設けられている。」（段落【００３９】）
「挿入管１６の途中にはマーク２１が設けられている。このマーク２１は，挿入管１６の注入孔１８が咽喉部に達したか否かの目印である。」（段落【００４１】）
の特徴は以
下のとおりであると認められる。
ａ本願補正発明は，遺体用体液漏出防止剤の供給管に関する。人体は，死亡後に胃液，肺液，腹水などの体液を漏出させることがある。そのため，例えば，病院では，死亡確認後，遺体の口，鼻等にガーゼ，脱脂綿等を装填し，体液の漏出を防ぐことが行われており，高吸水性の樹脂粉末を口，鼻，耳，咽喉などに装填することも知られている。
一般的に行われている遺体の口，鼻等にガーゼ，脱脂綿等を装填する方法では，漏出体液が多い場合に，ガーゼ，脱脂綿等では不十分であり，遺体体液が体外に漏れ出たりする，新しいガーゼ，脱脂綿等と交換する際に，遺体体液を介して病原菌に感染する危険性がある，ガーゼ，脱脂綿等の交換時に周辺に漏出体液の悪臭が残るなどの問題がある。


粉末をそのまま遺体に充填する方法では，粉末を押圧しても粉末自体の密度が上がるだけで，充填器内をスムーズに流れず，シリンダを使用しても充填が困難である，飛び出る粉末が拡散するため，粉末を固めて栓をしたい所に粉末を留めることが困難であり，場合によっては，遺体外に出て遺体周辺を汚すおそれがある，粉末をそのまま遺体に装填する場合には，体液の少ない遺体に対しては微粉末がこぼれ出るか又はゲルが溶けて漏れ出る可能性があるなどの問題があり，粉末をそのまま遺体に装填するだけではうまくいかないので，実際の現場では，相変わらずガーゼや脱脂綿で応急処置しているだけであった。そのため，ガーゼや脱脂綿に代わる体液漏出防止技術の実現が強く望まれていた。
ｂ本願補正発明は，前記ａの従来技術に存する課題を解決し，体液漏出防止剤を遺体内に鼻又は口から注入できるようにすることを目的とするものであり，その解決手段として，遺体内に鼻又は口から体液漏出防止剤を注入する供給管であって，鼻又は口から挿入されて挿入方向基端部は鼻又は口から突出し，先端部は咽喉部に達する長さとされ，挿入方向基端部には，内部に体液漏出防止剤が内蔵された容器の出口部を差し込むことによって該容器に接続可能な接続部が形成され，挿入方向先端部には，体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するための注入孔が形成されているという構成を採用したものである。ｃ本願補正発明によれば，一端部には，内部に体液漏出防止剤が内蔵された容器に接続可能な接続部が形成され，他端部には，注入孔が形成されているから，上記容器に上記供給管を接続した状態で，供給管をその他端部から鼻又は口に差し込むことで，容器内の体液漏出防止剤を遺体内に注入することができるという効果を奏するものである。
ウ刊行物１の記載事項等
刊行物１（甲１）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙２の刊行物１図面目録を参照。）。
ａ実用新案登録請求の範囲
「【請求項２】両端に連通口（１ａ）（１ｂ）を有し，内部に，体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）と，内部に，エーロゾル噴霧体を充填し，必要に応じて殺菌液   ，若しくは水を内蔵した蓄圧容器（３）と，殺菌液を内蔵した供給管（４）からなり，前記容器（１）の一方の連通口（１ａ）に蓄圧容器（３）のノズル口（３ａ）を連通し，他方の連通口（１ｂ）に殺菌液を入れた供給管（４）を連結し，エーロゾル噴霧体の圧入により，体液凝固剤（２）や殺菌液，若しくは水を遺体内に挿入することを特徴とする体液漏出防止器。」
ｂ考案の属する技術分野
「この考案は，体液漏出防止器に関するものである。」（段落【０００１】）
ｃ従来の技術
「従来，遺体の腐敗を防止するには，ドライアイスを使用して遺体を冷却していた。しかし，ドライアイスには殺菌効果や消臭効果がなく，遺体を取り扱う人が，遺体に付着している細菌に感染する恐れや悪臭で困ったりすることがあった。」（段落【０００２】）「そのため，ドライアイスに替わって，二酸化塩素をアルカリ性水溶液に溶解した，所謂，安定化二酸化塩素を，粒子状の除放材に吸着させて袋に収容し，これを遺体と共に柩に詰めている。その結果，二酸化塩素により遺体の腐敗防止だけでなく，殺菌消臭も行えるという効果はあるものの，ドライアイスと異なり，遺体が冷却されないため，体液が凝固せず，尿道，口腔，鼻孔，耳孔，肛門などにより排出されるという欠点があった。」（段落【０００３】）
「この体液の柩外への漏出を防ぐために，柩の内底に高吸水性ポリマを内蔵する可燃性シートを敷設して，体液を吸収保持するものが考案されていたり，また，遺体の頭部に位置する口腔，鼻孔，耳孔から排出される体液により，折角，死に化粧を施した顔面が汚れるのを防止するため，これらの各孔に粉末状の高吸水性ポリマからなる遺体用吸液剤を挿入する挿入器が開発されている。」（段落【０００４】）「しかし，この挿入器は，エアポンプにより挿入するものであり，該エアポンプは手動によるものであり，場合によっては，折角，遺体内に挿入した高吸水性ポリマや殺菌液が逆流することもあり，大変煩雑であり，かつ不便であるという欠点があった。」（段落【０００５】）
ｄ考案が解決しようとする課題
「そこでこの考案は，上記の欠点を除去し，確実に体液凝固剤や殺菌液等を遺体内に挿入でき，しかも，その操作も極めて簡単な体液漏出防止器を開発をすることにある。」（段落【０００６】）
ｅ課題を解決するための手段
「この考案は，従来のエアポンプに代えて，エーロゾル噴霧体を充填した蓄圧容器を用いて，簡単・確実に，体液凝固剤等を遺体内に挿入できるよう改良した体液漏出防止器である。」（段落【０００７】）
ｆ考案の実施の形態
「次に，この考案の他の実施例を図面に基づいて説明すると，両端に連通口（１ａ）（１ｂ）を有し，内部に，体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）と，内部に，エーロゾル噴霧体を充填し，必要に応じて殺菌液，若しくは水を内蔵した蓄圧容器（３）と，殺菌液を内蔵した供給管（４）からなり，前記容器（１）の一方の連通口（１ａ）に蓄圧容器（３）のノズル口（３ａ）を連通し，他方の連通口（１ｂ）に殺菌液を入れた供給管（４）を連結し，エーロゾル噴霧体の圧入により，体液凝固剤（２）や殺菌液，若しくは水を遺体内に挿入することを特徴とする体液漏出防止器から構成されるものである。」（段落【０００９】）


「尚，体液凝固剤（２）は，通常，高吸水ポリマの粉末状のものを用いるが，粒状あるいは，場合によってはゲル状のものであってもよい。また，他の素材であってもよく，さらに，エーロゾル噴霧体とは，圧縮ガスをいい，ノズル口を通じてガスを放出する際に，殺菌液や水などを随伴させる目的で用いる気体であり，例えば，ブタン，プロパン，窒素，二酸化炭素などである。」（段落【００１１】）「この考案の使用方法の一例を述べると，体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）の両端に設けた連通口（１ａ）（１ｂ）に装着されたキャップを外し，一の連通口（１ａ）に，蓄圧容器（３）のノズル口（３ａ）を，直接，あるいは，供給管を介して連通し，他の連通口（１ｂ）には，殺菌液を入れた供給管（４）を連通し，該供給管の他端を遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道，肛門などに差し込み，蓄圧容器（３）のバルブ開放ボタンを押すことにより，内部のエーロゾル噴霧体の開放により，体液凝固剤（２），殺菌液，あるいは水を遺体内に圧入するものである。」（段落【００１２】）
ｇ考案の効果
「この考案によると，体液凝固剤の挿入手段として，エーロゾル噴霧体を使用することにより，簡単，かつ，確実に遺体内に挿入できる等極めて有益なる効果を奏するものである。」（段落【００１３】）されていることが認められる。
ａ刊行物１に係る発明（考案）は，体液漏出防止器に関する。従来，遺体の腐敗を防止するには，ドライアイスを使用して遺体を冷却していたが，ドライアイスには殺菌効果や消臭効果がなく，遺体を取り扱う人が，遺体に付着している細菌に感染する恐れや悪臭で困ったりすることがあった。また，ドライアイスに替わって，安定化二酸化塩素を粒子状の除放材に吸着させて袋に収容し，これを遺体と共に柩に詰めていたが，ドライアイスと異なり，遺体が冷却されないため，体液が凝固せず，尿道，口腔，鼻孔，耳孔，肛門などにより排出されるという欠点があった。
遺体の頭部に位置する口腔，鼻孔，耳孔から排出される体液により，死に化粧を施した顔面が汚れるのを防止するため，これらの各孔に粉末状の高吸水性ポリマからなる遺体用吸液剤を挿入する挿入器が開発されている。
しかし，この挿入器は，手動のエアポンプを用いて挿入するものであり，場合によっては，遺体内に挿入した高吸水性ポリマや殺菌液が逆流することがあり，煩雑，かつ不便であるという欠点があった。ｂ刊行物１に係る発明（考案）は，従来の技術に存する前記ａの課題を解決し，確実に体液凝固剤や殺菌液等を遺体内に挿入でき，しかも，その操作も極めて簡単な体液漏出防止器を開発することを目的とするものであり，その解決手段として，体液漏出防止器において，従来のエアポンプに代えて，エーロゾル噴霧体を充填した蓄圧容器を用いて，簡単・確実に，体液凝固剤等を遺体内に挿入できるように改良したものである。
そして，請求項２に係る考案は，体液漏出防止器において，両端に連通口（１ａ）（１ｂ）を有し，内部に，体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）と，内部に，エーロゾル噴霧体を充填し，必要に応じて殺菌液，若しくは水を内蔵した蓄圧容器（３）と，殺菌液を内蔵した供給管（４）からなり，容器（１）の一方の連通口（１ａ）に蓄圧容器（３）のノズル口（３ａ）を連通し，他方の連通口（１ｂ）に殺菌液を入れた供給管（４）を連結し，エーロゾル噴霧体の圧入により，体液凝固剤（２）や殺菌液，若しくは水を遺体内に挿入するという構成を採用した。
ｃ刊行物１に係る発明（考案）によれば，体液凝固剤の挿入手段として，エーロゾル噴霧体を使用することにより，簡単，かつ，確実に遺体内に挿入できる等の効果を奏する。
エ刊   「一端が体
液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）の連通口（１ｂ）に連結され，他端を遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道，   肛門などに差し込み，体液凝固剤（２）を遺体内に圧入する供給管（４）。」が記載されていることは，当事者間に争いがない。
引用発明１は，る
体液漏出防止器に用いられる供給管であり，供給管の一端（本願補正発明における「基端部」に相当する。）は，体液凝固剤を内蔵した容器の連通口に連結され，供給管の他端（本願補正発明における「先端部」に相当する。）は，遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに差し込まれるものである。
ところで，引用発明１の供給管は，供給管の他端が口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに差し込まれるものであるが，刊行物１には，供給管を口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに挿入した状態で供給管の一端（挿入方向基端部）が口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などから突出していることについては明記されていない。
しかしながら，刊行物１には，供給管の全体が口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに深く差し込まれることや，供給管の一端に連結された体液凝固剤を内蔵した容器が，口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに差し込まれることについては何ら記載されていないから，口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに差し込まれた他端の反対側の端である一端については，口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などから遺体外に突出していると解するのが自然である。すなわち，引用発明１においては，供給管の長さは，他端を口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などに差し込んだ状態で，体液凝固剤を内蔵した容器の連通口に連結された一端が口腔，鼻孔，耳孔，尿道及び肛門などから突出するような長さとされていると認められ，当業者においても，そのように理解するものと認められる。
そうすると，本願補正発明と引用発明１とは，「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部は鼻または口から突出し」ている供給管である点においても一致するものと認められる。
したがって，本願補正発明と引用発明１とが，本願補正発明の「供給管」が「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部が鼻または口から突出している」のに対し，引用発明１の「供給管」は「鼻または口から挿入されて挿入方向基端部が鼻または口から突出していない」点（相違点４）で相違するということはできない。
オ原告の主張について


原告は，刊行物１に記載されているようなエーロゾル及び供給管を使用して体液凝固剤を遺体の鼻や口に注入する際には，エーロゾルから勢いよくガスが噴出されるので，当業者であれば，そのガスの噴出によって体液凝固剤が鼻や口から遺体の外に出ないようにするため，供給管をその挿入方向基端部が鼻や口の中に埋まるまでしっかりと深く差し込み，その状態で容器を接続すると考えるから，むしろ，刊行物１には，引用発明１の供給管を，その挿入方向基端部が鼻又は口から突出しない態様で使用することが記載されているというべきである旨主張する。
しかしながら，引用発明１が，体液凝固剤を内蔵した容器の一方の連通口に，エーロゾル噴霧体を充填した蓄圧容器のノズル口を連通し，他方の連通口に供給管の「一端」を連結し，供給管の「他端」は，遺体の口腔，鼻孔，耳孔，尿道又は肛門などに差し込まれ，エーロゾル噴霧体の圧入により，体液凝固剤等を遺体内に挿入するものであって，エーロゾルから勢いよくガスが噴出されるとしても，ガスの噴出口である供給管の「他端」が，遺体の口腔や鼻孔などに一定程度深く差し込まれていれば，体液凝固剤が口腔や鼻孔などから遺体の外に出るのを防止できることは明らかであり，供給管の全体を，すなわちその挿入方向基端部が鼻や口の中に埋まるまで，口腔や鼻孔などに深く差し込まれていなければ，体液凝固剤が遺体の外に出るのを防止できないというものではない。
また，引用発明１の供給管の「一端」は，体液凝固剤を内蔵した容器の連通口に連結されているから，仮に，供給管の全体を口腔，鼻孔，耳孔，尿道又は肛門などに深く差し込み，その挿入方向基端部が口腔，鼻孔，耳孔，尿道又は肛門から突出しない態様で使用するものであるとすると，体液凝固剤を内蔵した容器との連結が外れた場合などに供給管の取扱いが困難となるから，引用発明１の供給管が，容器と連結された「一端」が口腔や鼻孔などから突出しない態様で使用することを前提とするものであるとは認められないし，当業者において，そのように使用されるものであると理解するともいい難い。
よって，原告の上記主張は理由がない。
カ小括
以上によれば，本件審決に原告の主張する相違点の看過は認められず，原告主張の取消事由１－１は理由がない。
取消事由１－２（相違点１及び３に係る容易想到性判断の誤り）についてア原告は，本件審決は，引用発明１において，刊行物２に記載された技術的事項に照らして，相違点１及び３に係る構成を備えるようにすることは，当業者が容易になし得ることであるとするが，刊行物１及び刊行物２，並びに被告が挙げる乙１のいずれにも，先端部が咽喉部に達する長さとされた供給管を用いて体液漏出防止剤を咽喉部に確実に集中的に注入するという思想は開示も示唆もされていないから，引用発明１において，供給管を，その先端部が咽喉部に達するような長さとし，体液漏出防止剤を咽喉部に集中的に注入するようにすることは，当業者といえども容易に想到し得ることではない旨主張する。
イ刊行物２の記載事項等
刊行物２（甲２）には，次のような記載がある。
特許請求の範囲
「【請求項１】安定化二酸化塩素を含む吸水性樹脂粉末であることを特徴とする遺体の体液封止剤。」
「【請求項２】安定化二酸化塩素を含む吸水性樹脂粉末を，咽喉に所定量注ぎ込んで装填する一方，水溶性シートによって包装した所定量の凝集剤粉末を鼻孔および耳孔に装填することを特徴とする遺体の体液防止方法。」
産業上の利用分野
「本発明は，遺体から漏出することのある体液の封止剤およびその封止方法に関する。」（段落【０００１】）
従来の技術
「人体は死亡後，胃液，肺水，腹水などの体液を漏出させることがある。このため，例えば病院では死亡確認後，遺体の口，鼻などにガーゼなどを装填し，漏出体液を封じる応急処置を行っている。」（段落【０００２】）
発明が解決しようとする課題
「ところで，従来の体液封止では，漏出体液が多い場合には新しい封止材（脱脂綿など）と交換する必要があり，煩わしいばかりでなく，遺体体液を介して病原菌が感染する危険性があり，また封止材の交換後にはその周辺に漏出体液の悪臭が残るなどの問題があった。このような問題は，消毒液を用いて手を洗うことや芳香剤を用いて悪臭を消すなどの方法もあるが，封止材を交換する煩わしさは解消されない。」（段落【０００４】）
「そこで本発明の目的は，遺体から漏出する体液を完全に封止可能とする点にある。」（段落【０００５】）
課題を解決するための手段
「前記目的を達成して課題を達成するため本発明に係る遺体の体液防止剤は，安定化二酸化塩素を含む吸水性樹脂粉末を使用する。また，かかる封止剤を用いた体液封止方法は，安定化二酸化塩素を含む吸水性樹脂粉末を，咽喉に所定量装填するとともに，可溶性シートによって包装した所定量の凝集剤粉末を鼻孔および耳孔に装填することを特徴とする。」（段落【０００６】）
作用
「乾燥粉末状の吸水性樹脂は，体液を吸収することによって水溶性から水不溶の膨潤性に変化し，さらに体液を吸収するとゲル状へと変化する。このため体液吸収によってゲルとなって膨潤し，人体孔部を塞いで漏出する体液を確実に封止する。一方，この乾燥粉末は安定化二酸化塩素を含むため，胃液，肺水などの逆流体液に含まれる悪臭成分を分解し，体液に残留する病原細菌を，感染の危険が薄れる程度に低下させる。」
（段落【０００７】）
「このような封止剤は，咽喉に対しては粉末のまま注ぎ込んで使用できる。鼻孔および耳孔に対しては，水溶性シートに包んで使用し，包装体を各孔部に装填して封止する。」（段落【０００８】）
実施例
「次に，遺体の体液封止について具体的に説明する。前記吸水ポリマーを主とする封止剤は乾燥粉末のままでも使用可能であるが，使用量の誤りを防止するため一定量を包装しておくことが望ましい。例えば，咽喉に対して使用する５ｇと，鼻孔及び耳孔に対して使用する５ｇとを，それぞれ縦長の紙袋（所謂ペットシュガー類似の包装状態）に分けて包装しておく等である。そして咽喉に対しては，包装を破ってそのまま咽喉に注ぎ込む。一方の鼻孔および耳孔に対しては，水溶性のシート，例えば繊維の粗い（短い）紙，或いはオブラートに適当量を包み，遺体の各孔部に装填する。」（段落【００１４】）


「乾燥粉末である封止剤の使用量は，例えば，咽喉奥部に対して５ｇ，鼻孔および耳孔に対してそれぞれ２．５ｇ程度である。この処置は，死亡確認後，医療スタッフが直ちに行っても良い。最も多量に体液が戻るのは咽喉からであり，この部位を抑えれば鼻孔および耳孔は，脱脂綿やガーゼなどを詰める処置であっても構わない。」（段落【００１５】）「尚，この高吸水性粉末を遺体に装填する際には，できるだけ遺体に手を触れない状態で装填可能とすることが望ましい。感染を防止するためである。このため吸水性樹脂粉末を封入させるペットシュガー状の細袋には，その先端部に注入ガイドを設け，粉末が当該ガイドに沿って目的箇所に正確に達するようにしておくことが望ましい。ガイドは，例えば先端部を細く突出させ，その突出部を破って（または鋏で切断して）ガイドから粉末を細流として注ぎ込むよう構成することが出来る。また，吸水性粉末の封入容器は紙に限らず，樹脂シートに入れても良い。また注射類似のケース（例えば灌注シリンジ）に入れ，ピストン押圧によって先端ガイド部（例えば太針類似の注出口）から粉粒を射出出来るようにしても良い。また鼻孔や耳孔に装填する粉体は，予め可溶シートで被覆しておき，適当な器具（例えばピンセット）を用いて所定位置に配置させることも出来る。」（段落【００１８】）
ウ相違点１及び３の容易想到性について
遺体の頭部に位置する口腔，
鼻孔，耳孔から体液が排出されるのを防止するため，これらの各孔に粉末状の高吸水性ポリマからなる遺体用吸液剤を挿入する挿入器が開発されているが，従来の挿入器は，手動のエアポンプを用いて挿入するものであり，場合によっては，遺体内に挿入した高吸水性ポリマや殺菌液が逆流することがあり，煩雑，かつ不便であるという欠点があったことから，このような従来の挿入器に存する課題を解決する，確実に体液凝固剤や殺菌液等を遺体内に挿入でき，しかも，その操作も簡単な体液漏出防止器を提供することを目的とするものであり，「両端に連通口（１ａ）（１ｂ）を有し，内部に，体液凝固剤（２）を内蔵した容器（１）と，内部に，エーロゾル噴霧体を充填し，必要に応じて殺菌液，若しくは水を内蔵した蓄圧容器（３）と，殺菌液を内蔵した供給管（４）からなり，前記容器（１）の一方の連通口（１ａ）に蓄圧容器（３）のノズル口（３ａ）を連通し，他方の連通口（１ｂ）に殺菌液を入れた供給管（４）を連結し，エーロゾル噴霧体の圧入により，体液凝固剤（２）や殺菌液，若しくは水を遺体内に挿入する」ようにした体液漏出防止器の供給管に関するものである。
したがって，引用発明１の供給管は，その「他端」を遺体の口腔や鼻孔などに差し込み，「他端」の反対側の「一端」に連結された容器に内蔵された体液凝固剤を遺体の口腔や鼻孔に圧入することにより，遺体の口腔や鼻孔などから体液が排出され，漏出するのを防止するものである。刊行物２には，前記イ記載のとおり，人体は，死亡後，胃液，肺水，腹水などの体液を漏出させることがあり，死亡確認後に，遺体の口，鼻などにガーゼなどを装填し，漏出体液を封じる処置が行われているが（段落【０００２】），従来の体液封止処置では，漏出体液が多い場合には新しい脱脂綿などの封止材と交換する必要がある，遺体体液を介して病原菌に感染する危険がある，封止材の交換後には周辺に漏出体液の悪臭が残るなどの問題があったことから（段落【０００４】），遺体から漏出する体液を完全に封止するために（段落【０００５】），遺体の体液封止剤として，安定化二酸化塩素を含む吸水性樹脂粉末を使用し，この吸水性樹脂粉末を咽喉に所定量注ぎ込んで装填するとともに，可溶性シートによって包装した所定量の凝集剤粉末を鼻孔及び耳孔に装填すること（段落【０００６】，【０００８】），乾燥粉末状の吸水性樹脂は，体液を吸収することによってゲルとなって膨潤し，人体孔部を塞いで漏出する体液を確実に封止すること（段落【０００７】），最も多量に体液が戻るのは咽喉からであり，この部位を抑えれば，鼻孔及び耳孔は，脱脂綿やガーゼなどを詰める処置であっても構わないこと（段落【００１５】），が記載されている。
したがって，刊行物２には，遺体から最も多量に体液が漏出するのは咽喉からであり，この咽喉からの体液の漏出を抑えることが重要であること，咽喉からの体液の漏出を抑えるため，吸水性樹脂粉末を咽喉に所定量注ぎ込んで装填し，それにより，咽喉を塞いで漏出する体液を確実に封止することが開示されており，これらの技術的事項が原出願の出願日前に知られていた。
以上のとおり，引用発明１と刊行物２に記載された事項とは，いずれも，体液凝固剤を遺体内に供給することによって，遺体の孔部を塞いで，体液が漏出するのを防止する技術に関するものである点で共通する。そうすると，遺体から最も多量に体液が漏出するのは咽喉からであり，この咽喉からの体液の漏出を抑えることが重要であるという刊行物２に記載された事項を踏まえれば，体液凝固剤を遺体内に圧入する供給管に関するものであり，供給管の「他端」を遺体の口腔や鼻孔などに差し込んで体液凝固剤を遺体内に圧入するものである引用発明１において，体液凝固剤を特に咽喉に集中的に圧入することができるようにすることには動機付けがあるといえる。
そして，人体の所定の部位に薬剤等を供給するために，供給管の長さをその所定部位に達する長さとすることは，例えば，乙１（実願昭５０－６１３６６号（実開昭５１－１４２７９１号）のマイクロフィルム）に，「薬液を収容する容器と，該容器の開口部に取り付けられた咽喉内に到達し得る長さを有する細管とから構成された口喉内及び咽喉内消毒及び治療用薬液塗布器」が開示されているように，原出願の出願日当時における技術常識であると認められ，供給管の長さをその所定部位に達する長さとすれば，その所定部位に薬剤等を集中的に供給することができることは，当業者にとって自明のことである。
したがって，引用発明１において，咽喉からの体液の漏出を抑えるために，供給管の「他端」を口腔や鼻孔などに差し込んだ状態で，差し込まれた「供給管の先端部が咽喉部に達する長さ」とし，「供給管の挿入方向先端部の注入孔につき，体液凝固剤（体液漏出防止剤）を咽喉部に集中的に注入することができるようにする」ことは，当業者が容易に想到することであると認められる。
エ原告の主張について


原告は，引用発明１の供給管は，中間部分が円を描くようにループ状に形成されているから，これを鼻や口に挿入しようとしても，ループ状の部分が鼻や口の中に留まることになり，供給管の先端部を鼻や口よりもさらに奥の咽喉部に達するまで差し込むことは不可能な構成であること，刊行物１には，供給管を咽喉部にまで挿入することを開示又は示唆する記載はないことから，当業者において，刊行物２の技術的事項を参照したとしても，引用発明１の供給管の先端部を咽喉部に達するように構成することには容易に想到し得ず，供給管の長さを，その先端部が咽喉部に達するような長さに設計することも想定し得ない旨主張する。しかしながら，引用発明１の供給管の中間部分が円を描くようにループ状に形成されているとしても，ループ状に形成された中間部分から供給管の「他端」側（遺体の口腔や鼻孔に差し込まれる側）に伸びる管の部分を長くすれば，供給管の先端部を咽喉部に達するまで差し込むことは可能である。また，刊行物１には，供給管を咽喉部にまで挿入することを開示又は示唆する記載がないとしても，刊行物２に記載された事項を踏まえれば，引用発明１において，体液凝固剤を特に咽喉に集中的に圧入することができるように構成することには動機付けがあるといえ，人体の所定の部位に薬剤等を供給するために供給管の長さをその所定部位に達する長さとすることも，技術常識に照らせば，当業者において容したがって，原告の上記主張は理由がない。
原告は，刊行物２では，ペットシュガー類似の紙袋に包装された乾燥粉末の封止剤を，紙袋を破ってそのまま咽喉に注ぎ込むようにしているが，咽喉部が舌によって塞がれていることが多く，封止剤を口から注ぎ込んだとしても，咽喉部まで達するように注入するのは困難であり，鼻から注ぐとしても，鼻から咽喉部までの腔の形状は複雑なので，封止剤を咽喉部まで達するように注ぎ込むのは困難であり，また，封止剤が乾燥粉末であるため，鼻や口から注ぎ込んだ際，その大部分が鼻や口の粘膜に付着してしまい，奥の方まで届きにくく，咽喉部に集中的に注入することはできないから，刊行物２は，封止剤を単に鼻や口から注入することを開示するにすぎず，封止剤を咽喉部のみに集中的に注入することを何ら開示又は示唆するものではない旨主張する。
しかしながら，刊行物２には，遺体から最も多量に体液が漏出するのは咽喉からであり，この咽喉からの体液の漏出を抑えることが重要であること，咽喉からの体液の漏出を抑えるため，吸水性樹脂粉末を咽喉に所定量注ぎ込んで装填し，それにより，咽喉を塞いで漏出する体液を確のとおりである。刊行物２に記載された実施例によれば，供給管を用いて封止剤を装填する場合に比べて封止剤を咽喉部まで達するように集中的に装填することに多少の困難が伴うとしても，そのこと故に，刊行物２には，咽喉からの体液の漏出を抑えるために，封止剤を特に咽喉部に集中的に装填することが開示又は示唆されていないということにはならない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
原告は，乙１は，人の口腔内を外部から消毒したり，治療したりする際に使用する薬液塗布器に関するものであって，生体に対して使用されるものであるから，嘔吐反射が起こらないように，管が咽喉部に触れない手前の位置まで挿入するようにして使用するものであり，咽喉部に達する長さの管を開示するものではない旨主張する。
しかしながら，乙１には，「容器の開口部に取り
付けられた咽喉内に到達し得る長さを有する細管」と明記されているように（実用新案登録請求の範囲），供給管の長さを，咽喉内に達する長さとすることが開示されていることは明らかである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
オ以上によれば，本件審決における相違点１及び３に係る容易想到性の判断に誤りはなく，原告の主張する取消事由１－２は理由がない。取消事由１－３（相違点２に係る容易想到性判断の誤り）についてア原告は，引用発明１において，相違点２に係る構成を備えるようにすることは，当業者といえども容易に想到し得ない旨主張する。
イ周知例の記載事項等
甲３，乙２，４には，以下の点が記載されている（下記記載中に引用する図面については，別紙３の周知例図面目録を参照。）。
刊行物３
「本発明は，概略，医療用カテーテル，特に，中央カテーテル器具の両端に２つの機能的なアセンブリを有するカテーテルに関する。本発明のカテーテルはまた，必要ならば再利用できる分離可能な構成要素を有する。」（８頁４行～６行）
「図１，２はまた，中央カテーテル本体部分１０２の末端部近傍に，突起のある着脱自在な接続部材１０８ａ，１０８ｂを示す。突起のある接続部材１０８ａは実質的には内側ハイポチューブ１２２の壁の延長部であり，突起のある接続部材１０８ｂは外側ハイポチューブ１２０の壁の延長部である。突起のある接続部材１０８ａ，１０８ｂは内側ハイポチューブ１２２および外側ハイポチューブ１２０の壁の一体的な延長部としてそれぞれ示してあるが，これら突起のある接続部材１０８ａ，１０８ｂを分離した部分として形成して，溶接，接着，または周知の他の方法によって内側ハイポチューブ１２２および外側ハイポチューブ１２０に付け足してもよい。
いずれの場合にも，突起のある接続部材１０８ａ，１０８ｂは，内側ハイポチューブ１２２および外側ハイポチューブ１２０の末端部に開口部６２ａ，６２ｂを形成する接続端部６４ａ，６４ｂをそれぞれ有する。接続端部６４ａ，６４ｂから内側にずれた位置に先端の突起６６ａ，６６ｂがあり，これら突起６６ａ，６６ｂから内側にずれた位置に内側の突起６８ａ，６８ｂがある。先端の突起６６ａの頂点から内側の突起６８ａの頂点までの距離は，例えば，約０．１３インチである。これらの突起は，内側ハイポチューブ１２２および外側ハイポチューブ１２０のそれぞれ外面にあり，各ハイポチューブによって形成される中央内腔に関して径方向に向けられている。内側の突起６８ａ，６８ｂは先端の突起６６ａ，６６ｂよりも僅かに大きい半径を有することが好ましい。図示される実施例では各ハイポチューブに二つの突起を設けたが，他の突起の配置でも同様に機能し，かつ本発明の範囲内にあることを当業者は認識するであろう。」（２２頁１８行～２３頁１０行）
乙２（特開平８－８９５１８号公報）


「本発明は，血管，消化管，器官，胆管，尿管，卵管などの体内の中空器官の接続用器具に関する。具体的には，中空器官に形成された腫瘍などを除去するために，中空器官を部分的に切除した後，切除された中空器官を接続するために使用される中空器官治療用器具に関する。」
（段落【０００１】）
「第１の筒状部材２および第２の筒状部材の形状について説明する。第１の筒状部材２は，図１に示すように，全体の内径がほぼ同一であり，外径も接続部２ａを除いて，ほぼ同一となっている筒状体である。接続部２ａは，後述する第２の筒状体の内径が拡径した接続部３ａ内に挿入可能な外径を有しており，他の部分に比べて肉薄かつ外径が小径となっている。また，第１の筒状部材２の両端２ｂ，２ｃは，開口しており，内部に貫通した通路を形成している。筒状部材２の外面には，結紮用の環状溝２ｄが形成されている。筒状部材２の端部を腸管内に位置させた後，この環状溝２ｄ部分にて，腸管と筒状部材とを結紮糸により縛ることにより，両者は液密に固定される。」（段落【００１７】）「第２の筒状部材３は，図１に示すように，全体の内径がほぼ同一であり，外径も接続部３ａを除いて，ほぼ同一となっている筒状体である。接続部３ａは，第１の筒状部材の接続部２ａを挿入可能な内径を有しており，他の部分に比べて肉薄かつ内径が小径となっている。第２の筒状部材３の両端３ｂ，３ｃは，開口しており，内部に貫通した通路を形成している。筒状部材３の外面には，結紮用の環状溝３ｄが形成されている。管状部材３の端部を腸管内に位置させた後に，この環状溝３ｄ部分にて，腸管と筒状部材とを結紮糸により縛ることにより，両者はほぼ液密に固定される。」（段落【００１９】）
「次に，図３に示す実施例の中空器官接続用器具について説明する。この実施例の中空器官接続用器具は，冠状動脈バイパス形成術用中空器官接続用器具である。この接続用器具３０は，一つの分岐部３５を持つ第１の筒状部材３１（Ｔ字状筒状部材，冠状動脈挿入用部材）と，分岐部３５に形成された接続部３１ａと接続される接続部３２ｂを備えた第２の筒状部材３２により構成されている。筒状部材３１は，図３に示すように，本体部３４はほぼ同一外径および同一内径を有する筒状体であり，両端に開口３１ｂ，３１ｃを有している。」（段落【００２５】）
乙４（特開昭６０－２０３２４４号公報）
「胸部大動脈瘤，腫瘍や動脈硬化症に起因する血管の閉塞は，無名動脈や頸動脈の分岐点等に多発する。この部位を切除・修復し，治癒することを目的として行われる手術中，術部より先への（例えば，頭部や腹部，下肢上肢等への）血流を維持する為に，人工のバイパスチューブを用いて大動脈の一部をバイパスして血流を流す所謂大動脈バイパスシャントの手法が知られている。これに用いられるバイパスチューブとしては，血流に対する圧力損失が小さく，血栓を生じないものが望ましいが，従来は塩化ビニールを材料とし，第１図にその断面形状を示すようなものが用いられていた。図において，１は長さｌ３内径Ｄ２のチューブ本体，３は術部上流の血管に挿入されて血流が流入する長さｌ１内径Ｄ１の流入接続部，５は同様に術部下流の血管に挿入されて血流が血管へ帰還する長さｌ５内径Ｄ３の帰還接続部である。又，チューブ本体１と流入接続部３あるいは帰還接続部５は各々重なり代長さｌ２，ｌ４で接続されている。」（１頁右下欄５行～２頁左上欄４行）
ウ引用発明１の供給管は，その一端が，体液凝固剤を内蔵した容器の連通口に連結されるものであるが，刊行物１の図２には，容器の連通口が，容器本体よりも径の小さな管状のものであることが記載されていると認められる。
そして，前記イ記載の周知例の記載事項によれば，管同士を連結する際に，一方の管に連結部を形成し，その連結部に他方の管を差し込むことにより連結することは，原出願の出願日当時における周知技術であると認められる。
また，供給管と容器の連通口を連結する際に，いずれに連結部を形成するかは，当業者が適宜決定しうる設計的事項であるといえる。そうすると，引用発明１において，供給管の挿入方向基端部に接続部を形成し，その接続部に体液凝固剤を内蔵した容器の出口部（連通口）を差し込むことにより接続する構成とすることに，何ら困難性はないというべきであり，当業者において容易に想到できると認められる。
エ原告の主張について
原告は，刊行物３はガイドワイヤを案内するカテーテル、乙２は体内に埋め込まれる中空器官接続用器具、乙４は血管バイパスチューブに関するものであり、いずれも生体に使用される技術であって，本願補正発明のように容器の体液漏出防止剤を供給管を介して遺体に注入するためのものとは，前提とする技術や構成が全く異なっているから，当業者において，これら生体用の技術を遺体用の体液漏出防止剤の供給管の接続構造に適用することは容易に想到し得ないし，このような慣用手段を体液漏出防止剤の接続構造に適用することには阻害要因がある旨主張する。しかしながら，引用発明１と前記ウ記載の周知技術とは，いずれも管同士を連結するものである点で共通するものであるから，引用発明１において，「管同士を連結する際に，一方の管に連結部を形成し，その連結部に他方の管を差し込むことにより連結する」という周知技術の適用を検討することは，当業者が普通に行うことであるといえる。また，引用発明１が体液凝固剤を遺体内に圧入する供給管に関するものであるのに対し，周知例（刊行物３，乙２，４）が，生体に用いられ，体液凝固剤を遺体内に圧入する供給管に関するものではないからといって，上記周知技術を引用発明１に適用することが阻害されるものではない。
したがって，原告の主張は理由がない。


平成２４年３月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第３０７７７号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月２０日
判決
東京都中央区＜以下略＞
原告                               富士レ   ビオ株   式会社訴訟代   理人弁   護士                               増井和   夫同                                菊池    毅同                                工藤敦   子同                                髙橋直   樹
東京都品川区＜以下略＞
被告                               バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社訴訟代   理人弁   護士                               田   中   浩   之同                                野   口   明   男同                                野   口   祐   子同                                三   好       豊訴訟代   理人弁   理士                               前       直   美
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載の製品を輸入し，販売してはならない。２被告は，前項記載の製品を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，３億２５６０万円及びこれに対する平成２２年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「病原性プリオン蛋白質の検出方法」とする特許第４３６２８３７号（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である原告が，被告による別紙物件目録記載の製品（以下「被告製品」という。）の輸入及び販売が本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号）に当たる旨主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告製品の輸入及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア原告は，医薬品，臨床検査薬，医薬部外品及びその他各種化学製品の製造，販売並びにこれらの輸入輸出等を目的とする株式会社である。イ被告は，研究・診断用特殊化学薬品及び検査用製品等の製造，輸入及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)特許庁における手続の経過等
ア原告は，平成９年７月１８日にした特許出願（特願平９－１９３８０１号。以下「本件原々出願」という。）の一部を分割して平成１６年８月９日にした特許出願（特願２００４－２３１８１９号。以下「本件原出願」という。）の一部を更に分割して，平成１９年９月１４日，発明の名称を「病原性プリオン蛋白質の検出方法」とする発明について特許出願（特願平２００７－２３９２６５号。以下「本件出願」という。）をし，平成２１年８月２８日，本件特許権の設定登録（請求項の数４）を受けた。イ(ア)被告は，平成２２年１０月７日，本件特許について無効審判請求（無効２０１０－８００１８２号事件）をした。
原告は，同年１２月２４日，本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求（以下，この訂正請求に係る訂正を「第１次訂正」という。）をした。
特許庁は，平成２３年６月１０日，上記無効審判事件について，第１次訂正を認めた上で，「特許第４３６２８３７号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「別件審決」という。）をした（乙３５）。
これに対し原告は，同年７月１９日，別件審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２３年（行ケ）第１０２２７号事件）を提起した。
(イ)また，原告は，平成２３年８月１５日，本件特許の特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求（訂正２０１１－３９００９８号事件。以下，この訂正審判請求に係る訂正を「第２次訂正」という。）をした。
(3)発明の内容
ア設定登録時のもの
(ア)本件特許の設定登録時の特許請求の範囲は，請求項１ないし４から成り，その請求項１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明」という。）。
「【請求項１】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって，t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）及びサーコシル（商標）を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと，前記可溶化された非特異的物質をプロテアーゼを用いて分解処理することと，超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと，前記濃縮物を酵素免疫吸着測定法により検出することとを含む病原性プリオン蛋白質の検出方法。」
(イ)本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。Ａ動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着
測定法により検出する方法であって，
Ｂt-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）及びサーコシル（商標）を同時に用いて前記中枢神経系
組織中の非特異的物質を可溶化することと，
Ｃ前記可溶化された非特異的物質をプロテアーゼを用いて分解処理
することと，
Ｄ超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有
する濃縮物を得ることと，
Ｅ前記濃縮物を酵素免疫吸着測定法により検出することとＦを含む病原性プリオン蛋白質の検出方法。
イ第１次訂正後のもの


第１訂正後の特許請求の範囲は，請求項１ないし４から成り，その請求項１の記載は，次のとおりである（以下，第１次訂正後の請求項１に係る発明を「第１次訂正発明」という。下線部は訂正箇所である。）。「【請求項１】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって，t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）及びサーコシル（商標）を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと，前記可溶化された非特異的物質をプロテアーゼを用いて分解処理することと，超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと，前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし，再沈殿させることなく酵素免疫吸着測定法により検出することとを含む病原性プリオン蛋白質の検出方法。」
ウ第２次訂正後のもの
第２訂正後の特許請求の範囲は，請求項１及び２から成り（請求項３及び４は削除），その請求項１の記載は，次のとおりである（以下，第２次訂正後の請求項１に係る発明を「第２次訂正発明」という。下線部は訂正箇所である。）。
「【請求項１】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって，ｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）及びサーコシル（商標）を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと，前記可溶化された非特異的物質をコラーゲン分解酵素及びＤＮＡ分解酵素を用いることなくプロテイナーゼＫを用いて分解処理することと，超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと，前記濃縮物を洗浄することなく直接カオトロピックイオン剤を用いて溶解液とし，酵素免疫吸着測定法により検出することとを含む病原性プリオン蛋白質の検出方法。」
(4)被告の行為等
ア被告は，平成１８年７月から，被告製品を販売している。イ被告製品の使用説明書（甲３）には，次のような記載がある。
「＜本質＞
本製剤は，異常プリオン蛋白の性質を利用して牛延髄よりプリオン蛋白の断片を精製し，抗ヒトプリオン蛋白マウスモノクロナール抗体による酵素免疫測定法（ＥＬＩＳＡ法）で検出します。」
「＜成分及び分量＞
本製剤は，「テセーＢＳＥ精製キット」及び「テセーＢＳＥ検出キット」により構成されています。」
「テセーＢＳＥ精製キット
・〔A〕プロティナーゼＫ希釈液（尿素０．１２g/mL）…５５mL・〔PK〕プロティナーゼＫ溶液（中略）…０．５mL」
「テセーＢＳＥ検出キット」
「＜効能または効果＞
牛延髄における異常プリオン蛋白の検出」
「＜用法及び用量＞
2.操作方法
1）テセーＢＳＥ精製キット
1-1）ウシ延髄のObex域３５０±４０mgを採取します。1-2）採材した検体をグラインディングチューブに入れ，ホモジナイザーでできるだけ組織の塊が残らないようにホモジナイズします。
1-4）マイクロテストチューブに希釈調製したプロティナーゼＫ溶液２５０μLを加え，よく混和します。
1-5）３７±２℃で１０±１分間インキュベートします。1-7）２０，０００gで５分間，または１５，０００gで７分間遠心します。
1-11）「テセーＢＳＥ検出キット」の希釈液（R6）を１２５μL加え，よく混和します。
2）テセーＢＳＥ検出キット
2-8）プレートシールを剥がし，各ウェル中の溶液を吸引した後，プレートを洗浄液(１８～２２℃)で１ウェルあたり８００μLのオーバーフロー設定で，３回洗浄します。（以下略）
2-12）プレートシールを剥がし，各ウェル中の溶液を吸引した後，プレートを洗浄液(１８～２２℃)で１ウェルあたり８００μLのオーバーフロー設定で，５回洗浄します。（以下略）
2-16）反応停止液〔R10〕添加後３０分以内に，主波長４５０nm，副波長６２０nmにおける吸光度を測定します。」
ウ被告製品を使用する，牛延髄から病原性プリオン蛋白質を検出する方法（以下「被告方法」という。）は，本件発明の構成要件Ａ及びＥを充足する。
３争点
本件の争点は，被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか否か（争点１），本件発明に係る本件特許に特許無効審判により無効にされるべき無効理由があり，原告の本件特許権の行使が特許法１０４条の３第１項の規定により制限されるかどうか（争点２），上記無効理由による権利行使の制限を否定する第１次訂正又は第２次訂正に係る対抗主張の成否（争点３），被告が賠償すべき原告の損害額（争点４）である。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告方法についての本件発明の技術的範囲の属否）について
(1)原告の主張
ア構成要件Ｂ及びＣについて
(ア)ａ本件発明は，狂牛病の原因物質である病原性プリオン蛋白質を，動物の組織から濃縮した状態で取得し，検出する方法の発明であり，発明の核心部分は，簡便性と迅速性に極めて優れた，新規な濃縮方法を提供することにある。


病原性プリオン蛋白質は，正常なプリオン蛋白質と，化学的なアミノ酸配列は同一であるのに，特異的な立体構造を有することにより，病原性を示す物質である。そして，その特異的な立体構造のために，正常なプリオン蛋白質（及び他の蛋白質）に比べ，界面活性剤による可溶化を受けにくい。この性質を利用して，病原性プリオン蛋白質の存在が疑われる動物組織を，特定の界面活性剤を含有する水中に分散させ，病原性でない，すなわち特異的でない蛋白質及び他の成分を可溶化すると，可溶化された非特異的蛋白質等は，分解酵素が存在すれば分解されるから，病原性プリオン蛋白質との分離が容易になる。他方，可溶化しない病原性プリオン蛋白質は，分解を受けないので，そのまま残存する。分解処理後のサンプルを遠心分離すると，病原性プリオン蛋白質は，粒子として存在するので沈殿物となり，非特異的蛋白質等の分解物は，溶液中に残って沈殿しない。そこで，遠心分離により得られた沈殿物を，今度は，病原性プリオン蛋白質も溶解する溶媒に溶かせば，定量分析をすることができる。本件発明は，このような原理を実現したものである。
本件発明の構成要件Ｂは，界面活性剤である「t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）」及び「サーコシル（商標）」を同時に用いることにより，非特異的物質を可溶化させる「可溶化工程」を規定し，構成要件Ｃは，分解酵素である「プロテアーゼ」用いることにより，可溶化された非特異的物質を分解させる「分解処理工程」を規定している。
そして，本件発明は，非特異的物質が界面活性剤により可溶化されている状態で，分解酵素を作用させるものであり，界面活性剤と酵素は相互に阻害しないことが，当然の前提になっている。すなわち，本件原出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「原出願明細書」という。乙３）の段落【００７５】ないし【００７７】，【０１０８】，【０１０９】の記載を読めば，当業者は，プロテアーゼが界面活性剤の可溶化作用を阻害することはなく，プロテアーゼによる処理は，界面活性剤の存在により阻害されないものと理解するものであり，この点については，本件出願の出願経過において，原告は，意見書（甲１８）で指摘している。
そうである以上，本件発明において，組織を界面活性剤により水中に分散させ，可溶化を進行させる過程において，最初から分解酵素を共存させるか，ある程度可溶化が進んだ時点で分解酵素を加えるか，可溶化が実質的に終了してから分解酵素を加えるかによって，方法の原理が特に相違することはない。処理中の混合物中において生じている現象としては，①非特異的物質の特定の分子に着目すれば，非特異的物質が界面活性剤の作用により可溶化し，可溶化した非特異的物質が分解酵素により分解されるが，②非特異的物質の多数の分子（すなわち処理対象試料の全体）に着目すれば，非特異的物質の可溶化と分解が並行して進んでいる。
このような本件発明の本質に鑑みれば，構成要件Ｂ及びＣは，時間的に区別された独立の工程として実施される必要はなく，界面活性剤とプロテアーゼを同時に添加する方法を排除するものではないというべきである。
ｂ被告製品中の「プロティナーゼＫ希釈液」は，「トリトンＸ－１００」及び「サーコシル」のいずれも含むものであるところ，被告方法においては，この「プロティナーゼＫ希釈液」が加えられることにより，それに含まれる「トリトンＸ－１００」及び「サーコシル」が同時に用いられ，脳組織中のプリオン蛋白質が可溶化され（構成要件Ｂ），可溶化されたプリオン蛋白質がプロティナーゼＫ溶液中のプロテアーゼにより分解処理される（構成要件Ｃ）。
したがって，被告方法は，本件発明の構成要件Ｂ及びＣをいずれも充足する。
(イ)これに対し，被告は，後記のとおり，本件出願の出願経過において，原告は，可溶化工程と分解処理工程とを一つの工程で一体の操作として行う構成を本件発明から意識的に除外しているから，このような構成の場合も本件発明に含むと原告が主張することは包袋禁反言の原則の適用により許されず，被告方法は，可溶化工程と分解処理工程を一つの工程で一体の操作として行うものであるから，構成要件Ｂ及びＣを充足しない旨主張する。
しかしながら，①特許庁の審査官は，平成２１年６月１０日，原告に対し，電話で，「現在の請求項１」（同日当時の請求項１）の記載では，各工程をどのような順番で行うのかが明確でなく，プロテアーゼによる分解が，界面活性剤による可溶化よりも前に起こることまでが含まれるように読み得るが，それは含まないと思う旨の指摘があり，そうであれば，含まないよう記載して欲しいという補正の示唆があったこと，②その後原告に送付のあった同月１１日付け拒絶理由通知書（乙５）において，本件発明の構成要件Ｂについて，「２種の界面活性剤を同時に入れるのか，別個に加えるのかが明らかではない。」との指摘（以下「第１の指摘」という。）と，構成要件ＢないしＥの工程につき「各工程をどのような順番で行うのかが明確であるとはいえない」との指摘（以下「第２の指摘」という。）があったこと，③原告は，第１の指摘については，２種の界面活性剤の相乗的な作用により，必要な可溶化が行われることから，「同時に」添加する旨を記載した手続補正書案を作成し，第２の指摘については，「現在の請求項１」の記載から各工程の化学反応の順番は明確であることから，補正をすることなく，各工程の化学反応の順番につき説明を記載した意見書案（甲１９の２）を作成して，特許庁にＦＡＸし，その上で，原告は，審査官に電話をかけ，その内容を説明した結果，「現在の請求項」のままで，各工程において，起こる化学反応の順番は明らかであり，プロテアーゼによる分解が，界面活性剤による可溶化よりも前に起こることは含まれないことにつき，審査官の納得が得られたこと（甲１９の１），④上記経緯を経て，本件特許の特許査定がされたこと（甲２０）に照らすならば，特許庁が平成２１年６月１１日付け拒絶理由通知書において，界面活性剤とプロテアーゼを同時に入れるのか，別個に加えるのかが明らかではないと指摘したものではないことは明らかである。このような本件出願の出願経過からみると，本件発明は，界面活性剤とプロテアーゼを同時に添加する方法を排除するものではない。
したがって，被告の上記主張は，理由がない。
イ構成要件Ｄについて


(ア)甲８（化学辞典）には，「超遠心分離」とは，「毎分３万回転程度以上で回転する遠心機」を使用する遠心分離であること（８５８頁）が記載され，甲９（基礎生化学実験法）には，「低速遠心器」とは，「普通は，最高２００００rpmまで」の遠心器であること（１５８頁）が記載されている。
また，当業者であれば，装置の構成と性能から，超遠心分離と一般（低速）の遠心分離とを容易に区別することができる。低速遠心分離は，主として固体と液体の分離をその使用目的とするが，一方で，超遠心分離は，溶解している成分の数を調べたり，高分子の分子量を求めるといった高度な技術に使用することを目的とし，このような高度の分析を行う性能を有していることが，超遠心分離装置の基準となる。そして，遠心分離装置の性能は，基本的に回転速度に依存するから，先ず回転速度が考慮される。厳密には，回転速度よりも，回転により発生する遠心力（加速度）の大きさ（g）が本質的なパラメータであるが，回転部分の半径が同じなら回転速度と遠心力は比例し，一般的には，３０，０００rpm程度を超える回転が可能な装置が超遠心分離装置となる。(イ)被告方法は，プロティナーゼＫ溶液による可溶化及び分解処理工程の後に「２０，０００gで５分間，または１５，０００gで７分間遠心」する工程を含むものである。
そして，被告の分析によれば，乙７記載の遠心力６９，０００gは，回転速度として約３５，０００～４０，０００rpmに相当するとのことである。この分析を基にすれば，被告方法の１５，０００g又は２０，０００gの遠心分離は，２０，０００rpmより小さな回転速度となる。そうすると，被告方法における遠心分離の回転速度が３０，０００rpmを下回ることは明らかであるから，同遠心分離は，超遠心分離に当たらない。
したがって，被告方法は，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」を行うことにより「病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得る」ものといえるから，構成要件Ｄを充足する。
ウ構成要件Ｆについて
被告方法が本件発明の構成要件Ａ及びＥを充足することは争いがなく，また，被告方法が構成要件ＢないしＤを充足することは前記ア及びイのとおりである。
そうすると，被告方法は，本件発明の構成要件ＡからＥを含む病原性プリオン蛋白質の検出方法であるといえるから，構成要件Ｆを充足する。
エ小括
以上のとおり，被告方法は，本件発明の構成要件をすべて充足するから，その技術的範囲に属する。
そして，被告製品は，被告方法の使用にのみ用いる物であるから，被告による被告製品の輸入及び販売は，本件発明に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号）に当たるというべきである。
(2)被告の主張
ア構成要件Ｂ及びＣについて
(ア)本件発明の構成要件Ｂ及びＣは，その文言上も，出願経過からしても，可溶化工程と分解処理工程が同時に行われる場合は含まれない。
ａ文言解釈
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載上，「可溶化すること」（構成要件Ｂ）と「分解処理すること」（構成要件Ｃ）とが明確に書き分けられているから，文言解釈上，「可溶化」と「分解処理」は，二つの別個独立した工程によって行われることが必要である。また，構成要件Ｃの「前記可溶化された非特異的物質をプロテアーゼを用いて分解処理」との記載は，文言上，経時的にも，「可溶化」工程の後に「分解処理する」が行われる必要があることを意味するものである。
さらに，本件発明の特許請求の範囲においては，同時に行う場合には，「同時に」との文言が用いられている（構成要件Ｂ）のに対し，「可溶化すること」と「分解処理すること」については，「同時に」との文言が用いられていないことからすると，両工程が同時に行われることは，本件発明の特許請求の範囲において予定されていないと解釈すべきである。
ｂ出願経過からの解釈
原告は，本件出願の出願経過において，平成２０年１１月５日付け拒絶理由通知書（乙２）に対応するため，遅くとも，同年１２月１９日付け手続補正によって特許請求の範囲を補正した時点で，可溶化工程と分解処理工程とを一つの工程で一体の操作として行う構成を本件発明から意識的に除外したから，原告が，このような構成の場合も本件発明に含むと主張することは包袋禁反言の原則の適用により許されない。
(ａ)原告は，平成２０年１１月５日付け拒絶理由通知書（乙２）により，「均一化工程」（本件発明の「可溶化工程」に相当）と「分解処理工程」とが「１つの工程」で行われる構成は，原出願明細書に記載されていなかったものとして，分割要件違反を前提とする新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由通知がされたことを受け，同月２６日付け意見書（甲１８）を提出した。この意見書において，原告は，界面活性剤溶液はプロテアーゼ処理を阻害するものではない等の化学反応についての説明に基づき，本件原出願には「均一化工程」と「分解処理工程」を「一体の操作」として「同時に」行う構成も開示されていると当業者は解釈できる旨述べた。その上で，原告は，同年１２月４日に審査官と面接を行ったが，面接における議論の結果，原告は，本件特許の特許請求の範囲の補正を行うこととなった（乙３６）。その後，原告は，同月９日，ＦＡＸで，審査官に対して「可溶化」と「分解処理」とが別個の独立した工程であることを明確化した手続補正書案（乙３７）を送付している。これらの審査経過からすれば，原告は，平成２０年１２月４日の審査官との面接において，同年１１月２６日付け意見書に記載してあるとおり，「均一化工程」と「分解処理工程」とを一体の操作として同時に行う構成も本件原出願に記載されていた，との説明を行ったと考えられる。しかし，結果的に審査官を納得させることはできなかったため，原告において，かかる主張は諦め，補正を行うこととし，上記手続補正書案をＦａｘした後，同年１２月１９日付けで，「可溶化」と「分解処理」とが別個の独立した工程であることを明確化した手続補正書（乙４）を提出した。
かかる補正が，上記審査経過を受けて行われたものであることに照らせば，原告が，「可溶化」工程と「分解処理」工程とを一つの工程で一体の操作として行う構成を意識的にかつ明確に除外したことは明らかである。


(ｂ)さらに，原告は，平成２１年６月１１日付け拒絶理由通知書（乙５）を受けたため，同月２４日付け意見書（乙６）を提出し，その中で，「可溶化」と「分解処理」とが別個の独立した工程であり，「可溶化」工程の後に「分解処理」工程を行うことをさらに明確化した。(ｃ)以上によれば，原告は，包袋禁反言の原則の適用により，本件発明の権利範囲に「可溶化」工程と「分離処理」工程とを一つの工程で一体の操作として行う構成も含むと主張することは許されない。
(イ)被告方法で使用する「プロティナーゼＫ希釈液」には，検体の可溶化を行う「トリトンＸ－１００」及び「サーコシル」と，分解処理を行うプロテアーゼが含まれている。そして，被告方法では，この「プロティナーゼＫ希釈液」と「プロティナーゼＫ溶液」とを混合して，「プロティナーゼＫ混合液」とした上で，この「プロティナーゼＫ混合液」を検体に加えることにより，「トリトンＸ－１００」及び「サーコシル」による「可溶化」とプロテアーゼによる「分解処理」が一つの工程で行われている。
このように，被告方法においては，「プロティナーゼＫ混合液」を検体に加えるという単一の手順により，「可溶化」と「分解処理」の双方が一つの工程で行われるから，被告方法は，本件発明の構成要件Ｂ及びＣを充足しない。
イ構成要件Ｄについて
原告は，被告方法は，２０，０００rpmより小さな回転速度を用いているから，構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」に当たると主張する。
しかし，回転数（rpm）が同じでもローター（回転部分）の大きさ（回転半径）が変われば，加わる遠心加速度が変わるため，回転数（rpm）は単独では超遠心分離と遠心分離を区別する基準とはなり得ない。また，この点を措くとしても，「超遠心分離を除く遠心分離」と「超遠心分離」は，一定の遠心加速度で明確に切り分けられる概念ではなく，その境界は不明である。
したがって，２０，０００rpmが超遠心分離と遠心分離の境界であるとの原告の主張には理由がなく，被告方法は構成要件Ｄを充足しない。
ウ小括
以上のとおり，被告方法は，構成要件ＢないしＤをいずれも充足しないから，本件発明の技術的範囲に属さない。
したがって，被告による被告製品の輸入及び販売は，本件発明に係る本件特許権の間接侵害に当たるとの原告の主張は理由がない。２争点２（本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）について
(1)被告の主張
本件発明に係る本件特許には，以下のとおりの無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，特許法１０４条の３第１項の規定により，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない。
ア無効理由１（乙７による新規性の欠如）
本件発明は，以下のとおり，本件原々出願（出願日平成９年７月１８日）の出願前に頒布された刊行物である乙７（１９９６年（平成８年）１０月２３日～２５日に開催された「第４４回日本ウイルス学会総会」の「アブストラクト」中の「ＰｒＰSc    高度検出法の開発：ＥＬＩＳＡ法の検討」と題する部分（９９頁）。以下同じ。）に記載された発明と同一のものであるから，本件発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ア)乙７の記載事項（１行～１１行）によれば，乙７には，本件発明の構成要件ＡないしＦの構成をすべて備える「動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法」が開示されている。
ａ乙７には，スクレイピー感染マウスの脳又は脾臓を検体としてＰｒＰScをＥＬＩＳＡ法によって検出する方法が記載されている。「ＰｒＰSc」は病原性プリオン蛋白質（の一種）であり，「ＥＬＩＳＡ」は酵素免疫吸着測定法と同義である。
したがって，乙７記載の方法は，「動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法」であり，乙７には，構成要件Ａに相当する構成が開示されている。ｂ乙７記載の方法は，「トリトンＸ－１００」と「サーコシル」とを同時に用いてマウスの脳又は脾臓をホモゲナイズ（組織などを粉砕又は磨砕して均一な懸濁状態にすること＝均一化）している。ここで，本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「本件明細書」という。甲２）の記載（段落【００４０】ないし【００４６】，【０１００】，【０１０８】）によれば，本件発明の構成要件Ｂにいう「可溶化」とは，「トリトンＸ－１００」及び「サーコシル」という界面活性剤を用いた「均一化」と同じ意味であると理解できるから，乙７には，構成要件Ｂに相当する構成が開示されている。ｃ乙７記載の方法は，上記のホモゲナイズされた試料をプロテアーゼの一種であるプロテイナーゼＫを用いて分解処理しているので，乙７には，構成要件Ｃに相当する構成が開示されている。
ｄ乙７記載の方法は，上記プロテアーゼ分解後の試料を６９，０００×ｇ（×ｇとは，重力加速度の表記方法の一つであり，単にｇと記載される場合とその意味は同じである。），２０分の遠心分離処理をすることにより，ＰｒＰScを含む沈殿物を回収している。構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」の意義は不明確であるが，６９，０００×ｇの遠心分離は，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」であると考えることができるから，乙７には，構成要件Ｄに相当する構成が開示されている。
ｅ乙７記載の方法は，回収された沈殿物を用いてＥＬＩＳＡ法を行っているので，乙７には，構成要件Ｅに相当する構成が開示されている。ｆ乙７記載の方法は，上記のとおり可溶化，分解，分離，検出の各工程を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法であるから，乙７には，構成要件Ｆに相当する構成が開示されている。
(イ)以上によれば，本件発明は，乙７に記載された発明と同一のものであるから，新規性が欠如している。


イ無効理由２（乙７を主引用例とする進歩性の欠如）仮に乙７に開示された「６９，０００×ｇ」の遠心分離処理が「超遠心分離処理」に該当し，乙７に記載された発明が構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」の構成を備えていないとしても，本件発明は，以下のとおり，本件原々出願の出願前に頒布された刊行物である乙７及び乙９（「総説動物のプリオン病」山口獣医学雑誌，第２３号１９９６年１１月，１頁～１５頁。以下同じ。）に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，進歩性が欠如し，本件発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ア)本件発明と乙７に記載された発明との対比
乙７には，次の相違点に係る本件発明の構成を除き，本件発明のその余の構成が開示されている。
（相違点）
病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得る際に，本件発明は，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」（構成要件Ｄ）を行うものであるのに対し，乙７に記載された発明は，超遠心分離処理を行うものである点。
(イ)乙９の記載事項
乙９の記載事項（８頁右欄末行～９頁左欄４行，Fig.８等）によれば，乙９には，プロテアーゼ分解後の試料を「１５，０００回転」（rpmと同義）の遠心分離処理をすることにより，ＰｒＰScを含む沈殿物を回収していることが開示されている。
ここで，乙９記載の方法が用いる「１５，０００回転」の遠心分離処理は，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」（相違点に係る本件発明の構成）に該当する。
(ウ)相違点の容易想到性
ａ乙７と乙９は，同一技術分野における同一課題に関する同一研究者らによる文献であるから，当業者であれば，これらの文献を組み合わせるのは容易である。また，超遠心分離処理を行わないことには，作業時間が短縮できる点，高額でメンテナンス頻度も高いため経済的な負担がかかる超遠心分離装置を必要としない点，及び遠心管の破損による液漏れ事故が生じるリスクやローターの飛び出し事故のリスクが減るために安全である点といった利点がある以上，乙７記載の超遠心分離に代えて，乙９記載の遠心分離条件を適用することの動機付けが存在する。加えて，遠心加速度の変更は，当業者であればごく自然に通常行うことであり，当業者が任意に選択し得る設計的事項にすぎない。
以上によれば，当業者であれば，乙７に記載された発明に乙９記載の遠心分離条件（相違点に係る本件発明の構成）を適用することにより，本件発明に想到することは容易であったものといえる。ｂこれに対し原告は，後記のとおり，乙７では，ズイッタージェントとサーコシルの組合せよりも，トリトンＸ－１００とサーコシルの組合せの方が良好だったというのであるから，ズイッタージェントを使用する乙９に記載された遠心分離の条件を，乙７における既に良好である方法を変更するために適用する理由がないなどと主張する。しかし，ズイッタージェントやサーコシルといった界面活性剤のいずれを使用するかという問題と，遠心分離条件をどのようにするかという問題との間には技術的な関連性はないから，そもそも界面活性剤の違いを根拠に，遠心分離条件の適用がないとの原告の主張は，その主張自体理由がない。
ウ無効理由３（乙８を主引用例とする進歩性の欠如）本件発明は，以下のとおり，本件原々出願の出願前に頒布された刊行物である   乙８（   「Sensitive   enzyme-linkedimmunosorbent    assayfordetectionofPrPSc    incrudetissue   extractsfromscrapie-affectedmice」JournalofVirological   Methods64(1997）205-216。以下同じ。）及び乙９に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，進歩性が欠如し，本件発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。(ア)乙８を公知文献として参酌することの適格性乙８は，本件原々出願の出願前に，頒布された刊行物である。原告は，後記のとおり，乙８について，平成１１年法律第４１号による改正前の特許法３０条１項（以下「特許法旧３０条１項」という。）の適用を受けるための証明書（乙１０）が提出され，その適用が主張され，これが認められているから，同条項の適用により，乙８を本件発明の進歩性の判断に当たり考慮することはできない旨主張する。しかし，特許法旧３０条１項は，「新規性喪失の例外規定は発表した発明と出願された発明が同一である場合のみ適用される規定」となっており，「発明者にとって酷となる…面を有している」ことに鑑み，平成１１年改正は「出願に係る発明が発表した発明と同一でない出願についても新規性喪失の例外規定の適用対象とする」ように改正したものである。
したがって，特許法旧３０条１項は，審査過程で行われた補正を経た最終的な特許請求の記載に係る発明と刊行物に記載された発明との同一性がある場合にのみ適用され，同条項は，同一性のない発明の記載された文献を発明の進歩性判断に当たって公知文献として参酌することを何ら否定するものではない。
そして，乙８が後記のとおり最終的に本件発明とは同一性のない発明を開示するものである以上，進歩性否定の基礎資料としての適格性を有することは疑いがなく，原告の上記主張は理由がない。
(イ)本件発明と乙８に記載された発明との対比
ａ乙８の記載事項（２０５頁２行～４行，２０６頁右欄下から８行～２０８頁左欄８行，２０７頁の「Fig1」，２０７頁の「2.4ELISA」）によれば，乙８のMethod１記載の方法は，本件発明の構成要件ＡないしＤの構成を備える「動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法」である。(ａ)乙８のMethod１記載の方法は，スクレイピー感染動物の脳を検体としてＰｒＰScをＥＬＩＳＡ法によって検出する方法である。したがって，乙８のMethod１記載の方法は，「動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法」であり，乙８には，構成要件Ａに相当する構成が開示されている。
(ｂ)乙８のMethod１記載の方法においては，トリトンＸ－１００及びサーコシルを同時に用いて組織が「均質化」しており，これは，構成要件Ｂにいう「可溶化」に相当する。
したがって，乙８には，構成要件Ｂに相当する構成が開示されている。
(ｃ)乙８のMethod１記載の方法は，上記の可溶化された試料を，プロテイナーゼＫを用いて分解処理しているので，乙８には，構成要件Ｃに相当する構成が開示されている。


(ｄ)乙８のMethod１記載の方法は，上記プロテアーゼ分解後の試料を「ＴＬＡ１００．３ローター及びオプティマTLX   デスクトップ型超遠心機，ベックマン」を用いて４０,０００回転（rpmと同義）の遠心分離処理をすることにより，ＰｒＰScを含む沈殿物を回収している。構成要件Ｄにおける「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」の意義は不明確であるが，仮に乙８のMethod１記載の４０,０００回転の速度による遠心分離が「超遠心分離処理」に該当するとすれば，この点が本件発明と乙８のMethod１記載の方法との相違点となる。
(ｅ)乙８のMethod１記載の方法は，回収された沈殿物をＥＬＩＳＡ法に使用しているので，乙８には，構成要件Ｅに相当する構成が開示されている。
(ｆ)乙８のMethod１記載の方法は，上記のとおり，遠心分離処理の際に「超遠心分離処理」を用いていることが相違点となるとしても，それ以外の点においては，乙８には，構成要件Ｆに相当する構成が開示されている。
ｂ以上によれば，乙８には，次の相違点に係る本件発明の構成を除き，本件発明のその余の構成が開示されている。
（相違点）
病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得る際に，本件発明は，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」（構成要件Ｄ）を行うものであるのに対し，乙８に記載された発明は，超遠心分離処理を行うものである点。
(ウ)相違点の容易想到性
乙９には，「１５，０００回転」の遠心分離処理の開示があり，この遠心分離処理が「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」（相違点に係る本件発明の構成）に該当することは，前記イ(イ)のとおりである。乙８には，遠心分離条件が本件発明と相違するものの，それ以外は本件発明と同一の方法が記載されており，乙８記載の方法と乙９記載の方法の基本的な構成は同一である。
また，乙８と乙９は，同一技術分野における同一課題に関する同一研究者らによる文献であるから，当業者であれば，これらの文献を組み合わせることは容易である。
以上によれば，当業者であれば，乙８に記載された発明に乙９記載の遠心分離条件（相違点に係る本件発明の構成）を適用することにより，本件発明に想到することは容易であったものといえる。エ無効理由４（乙９を主引用例とする進歩性の欠如）本件発明は，以下のとおり，本件原々出願の出願前に頒布された刊行物である乙９及び乙８に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，進歩性が欠如し，本件発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ア)本件発明と乙９に記載された発明との対比
ａ乙９の記載事項（８頁右欄末行～９頁左欄４行，Fig.８等）によれば，乙９記載の方法は，本件発明の構成要件Ａ，ＣないしＥの構成を備える「動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法」である。
(ａ)乙９のFig.８に記載された方法は，スクレイピー感染動物の脳を検体としてＰｒＰScをＥＬＩＳＡ法（又はウェスタンブロット）によって検出する方法である。
したがって，乙９記載の方法は，「動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法」であり，乙９には，構成要件Ａに相当する構成が開示されている。(ｂ)乙９記載の方法は，ズイッタージェント３－１２及びサーコシルを同時に用いて組織が「一様に分散するまで放置」（すなわち可溶化）している。本件発明の構成要件Ｂと異なり，可溶化工程においてトリトンＸ－１００をサーコシルと同時に用いてはいない。したがって，この点は，本件発明と乙９記載の発明との相違点となる。
(ｃ)乙９記載の方法は，上記の可溶化された試料を，プロテイナーゼＫを用いて分解処理しているので，乙９には，構成要件Ｃに相当する構成が開示されている。
(ｄ)乙９記載の方法は，上記プロテアーゼ分解後の試料を１５,０００回転（rpmと同義）の遠心分離処理をすることにより，ＰｒＰScを含む沈殿物を回収している。
そして，この１５,０００回転の遠心分離処理は，構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」に該当するから，乙９には，構成要件Ｄに相当する構成が開示されている。
(ｅ)乙９記載の方法は，回収された沈殿物をＥＬＩＳＡ法に使用しているので，乙９には，構成要件Ｅに相当する構成が開示されている。
(ｆ)乙９記載の方法は，上記のとおり，可溶化の工程においてトリトンＸ－１００をサーコシルと同時に用いてはいない点が本件発明との相違点であるが，それ以外の点においては，乙９には，構成要件Ｆに相当する構成が開示されている。
ｂ以上によれば，乙９には，次の相違点に係る本件発明の構成を除き，本件発明のその余の構成が開示されている。
（相違点）
中枢神経組織中の非特異的物質を可溶化する際にサーコシルと共に用いる界面活性剤について，本件発明が「トリトンＸ－１００」を用いるのに対し，乙９に記載された発明が「ズイッタージェント３－１２」を用いる点。
(イ)相違点の容易想到性
乙９記載の方法が用いる「ズイッタージェント３－１２」と，乙８記載の方法が用いる「トリトンＸ－１００」はいずれも界面活性剤であり，乙９記載の発明に乙８記載の発明を適用することは均等物による置換を行うものにすぎず，当業者にとって何らの困難もない。また，乙９には，可溶化工程における２種の界面活性剤の一方が本件発明と相違するものの，それ以外は本件発明と同一の方法が記載されており，乙８記載の方法と乙９記載の方法との基本的な構成は同一である。
そして，乙８と乙９は，同一技術分野における同一課題に関する同一研究者らによる文献であるから，当業者であれば，これらの文献を組み合わせるのは容易である。
以上によれば，当業者であれば，乙９に記載された発明に乙８記載の界面活性剤（相違点に係る本件発明の構成）を適用することにより，本件発明に想到することは容易であったものといえる。
オ無効理由５（実施可能要件違反）


本件明細書の発明の詳細な説明は，以下のとおり，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえず，平成１１年法律第１６０号による改正前の特許法３６条４項に適合しないから，本件発明に係る本件特許には，同項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされた無効理由（同法１２３条１項４号）がある。(ア)本件発明の特許請求の範囲（請求項１）における「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」（構成要件Ｄ）は，その文言自体が不明確であるのみならず，本件明細書の発明の詳細な説明においても，その文言の意義についての説明はなく，また，「超遠心分離」の定義も全く記載されていない。
すなわち，本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明には，ＴＬＡ１００．３ローターを使用した１５，０００rpm，４０，０００rpm，５５，０００rpmの３種類の回転数の遠心分離処理が記載され，５５，０００rpmについては「超遠心分離」とされている場合（段落【０１１１】）と「遠心分離」とされている場合（段落【０１２０】）との記載があるところ，仮にＴＬＡ１００．３ローターを使用した場合の１５，０００rpm（又はそれ以下）での遠心分離処理は，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」に含まれ，５５，０００rpm（又はそれ以上）での遠心分離処理は「超遠心分離処理」に含まれるとしても，その中間の回転数での遠心分離処理については，どこからが超遠心分離処理に相当するのか，境界が不明である。このため，当業者は，どの回転数で遠心分離処理を行えば構成要件Ｄに該当し，どの回転数で遠心分離処理を行えば構成要件Ｄに該当しないのかを判断することができない。(イ)本件原々出願の出願当時の文献（乙１５ないし１９）には，超遠心分離とされる回転数又は重力加速度は様々に説明されており，その多くは単一の数字を述べておらず，どの範囲が超遠心分離であるかについて，当業者にとって一義的に明確な境界はない。
また，そもそも，遠心分離は，試料中の個々の成分が遠心力をかけられたときに沈降する程度に応じて試料中の成分を分ける技術であり，成分の分離に当たっては，試料にかかる遠心加速度が重要となる。一般に，回転速度（回転数）が高いほど遠心加速度は大きくなるが，回転数（rpm）が同じでもローター（回転部分）の大きさ（回転半径）が変われば，加わる遠心加速度は変わるため，回転数（rpm）は単独では超遠心分離と遠心分離を区別する基準とはなり得ない。
したがって，構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」は，当業者の技術常識を勘案しても，不明確である。
(ウ)以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」について当業者がこれを行うことができる程度に明確かつ十分な記載がないから，本件明細書の発明の詳細な説明は，実施可能要件に違反する。
カ無効理由６（明確性要件違反）
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，「特許を受けようとする発明」が明確であるとはいえず，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条６項２号に適合しないから，本件発明に係る本件特許には，同号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされた無効理由（同法１２３条１項４号）がある。
すなわち，前記オのとおり，本件発明の構成要件Ｄの「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」は不明確であり，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，「特許を受けようとする発明」が明確であるとはいえないから，明確性要件に違反する。
キ無効理由７（サポート要件違反）
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，以下のとおり，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえず，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条６項１号に適合しないから，本件発明に係る本件特許には，同号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされた無効理由（同法１２３条１項４号）がある。
(ア)本件発明は，分解工程（構成要件Ｃ）においてプロテアーゼによる分解のみを必須としている。本件明細書記載の実施例（方法１ないし８）のうち，本件発明の実施例であって結果が示されているものは方法４のみである。そして，方法４の工程２（分解工程）は，方法１と同様であり，この工程においては，非特異的物質を，まず「コラゲナーゼ」（コラーゲン分解酵素），「ＤＮアーゼ」（ＤＮＡ分解酵素）で分解した後，プロテイナーゼＫを添加してさらに分解している。一方，非特異的物質を，分解工程において「コラゲナーゼ」及び「ＤＮアーゼ」を用いずプロテアーゼのみを用いて分解処理する態様は，本件明細書に記載されておらず，プロテイナーゼＫのみで非特異的物質の分解が十分に行われることは示されていない。
このように，プロテアーゼのみで十分に非特異的物質が分解されることは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によってサポートされていない。
(イ)本件明細書の発明の詳細な説明には，前記オ(ア)のとおり，ＴＬＡ１００．３ローターを使用した１５，０００rpm，４０，０００rpm，５５，０００rpmの３種類の回転数の遠心分離処理が記載されている。仮に原告が主張するように，このうち４０，０００rpm，５５，０００rpmでの遠心分離処理は超遠心分離処理であるとすると，本件発明における分離工程の「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」は，１５，０００rpmでの遠心分離処理しか記載されていないことになる。
一方，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」は，その意義が不明であるとしても，少なくとも１５，０００rpmより低速での遠心分離処理はすべて含まれると考えられる。しかし，方法４の実施例と同一の条件で各工程を行えば病原性プリオン濃縮物が得られるとしても，遠心分離処理によって目的の成分を沈殿させることができるかどうかは，遠心力の大きさをはじめとして，試料液体の粘度等の要因にも依存する。そして，例えば，トリトンＸ－１００，サーコシル等の界面活性剤は非常に粘度が高いので，その含有量はサンプルの粘度に影響するし，可溶化された組織もサンプルの粘度を高めると考えられるから，可溶化工程における界面活性剤や組織の含有量が異なる場合に，１５，０００rpm又はそれ以下での遠心分離処理によって目的の病原性プリオン濃縮物が得られるかどうかは，不明である。
このように，本件明細書に記載された一例のみをもって，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」すべてについての十分な具体例が示されているとはいえない。
(ウ)以上によれば，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，特許を受けようとする発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものとはいえないから，サポート要件に違反する。
(2)原告の主張


ア無効理由１に対し
前記１(1)イ(ア)のとおり，遠心分離の回転速度が３０，０００rpm程度を超える場合は，超遠心分離である。
しかるところ，乙７記載の方法の遠心力６９，０００ｇは，回転速度として約３５，０００～４０，０００rpmに相当するから，超遠心分離に当たる。また，乙７をみれば，微量の病原性プリオン蛋白質を高感度で分析するには，遠心分離における病原性プリオン蛋白質の回収を確実にするため，超遠心分離が必要であると解される。
そうすると，本件発明は，分離工程において，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」を行うのに対し，乙７に記載された発明は，超遠心分離処理を行う点で相違するから，本件発明は，乙７に記載された発明と同一のものとはいえない。
したがって，被告主張の無効理由１は，理由がない。
イ無効理由２に対し
後記３(1)ア(エ)のとおり，乙７に乙９を組み合わせる動機付けは存在せず，相違点に係る本件発明の構成を容易に想到し得たものとはいえないから，被告主張の無効理由２は理由がない。
ウ無効理由３に対し
(ア)本件原々出願の出願人の株式会社ザンギは，その出願手続において，乙８について，特許法旧３０条１項の適用を受けるための証明書（乙１０）を提出して，その適用を主張し，これが認められており，本件出願についても，その出願と同時に乙８が特許庁長官に提出されたものとみなされるので（特許法４４条５項），特許法旧３０条１項の適用を受ける。
特許法旧３０条１項は，「特許を受ける権利を有する者が試験を行い，刊行物に発表し，電気通信回線を通じて発表し，又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより，第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について，その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは，その発明は，同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。」と規定しており，この規定の本来の目的は，同規定の手続を遵守する限り，出願人自身の公表によって出願人に不利益が及ばないようにすることであったと考えられ，平成１１年改正は，立法により疑義を解決したものと解される。
したがって，特許法旧３０条１項の規定は，できるだけ現行法と同様に解すべきであり，新規性を確保する発明の範囲は，乙８に具体的に開示された遠心分離の条件に限定されるものではなく，遠心分離一般の適用であったものというべきであるから，本件出願時に特許法旧３０条１項の適用された範囲の一部を除く減縮の補正が審査過程で行われたとしても，同条項の適用性が変わる必要性はなく，同条項の文言においても，これに反する解釈は要求されていない。
そうすると，乙８は，特許法旧３０条１項の適用により，本件発明の進歩性の判断に当たり公知技術として考慮することはできないから，乙８及び乙９に基づく本件発明の進歩性の欠如をいう被告主張の無効理由３は，理由がない。
(イ)また，仮に本件発明の進歩性の判断に当たり乙８を公知技術として考慮することができるとしても，後記３(1)ア(オ)のとおり，乙８及び乙９に基づいて，相違点に係る本件発明の構成を容易に想到し得たものとはいえないから，被告主張の無効理由３は理由がない。
エ無効理由４に対し
(ア)前記ウ(ア)のとおり，乙８は，特許法旧３０条１項の適用により，本件発明の進歩性の判断に当たり公知技術として考慮することはできないから，乙９及び乙８に基づく本件発明の進歩性の欠如をいう被告主張の無効理由４は，理由がない。
(イ)また，仮に本件発明の進歩性の判断に当たり乙８を公知技術として考慮することができるとしても，後記３(1)ア(カ)のとおり，乙９及び乙８に基づいて，相違点に係る本件発明の構成を容易に想到し得たものとはいえないから，被告主張の無効理由４は理由がない。
オ無効理由５及び６に対し
前記１(1)イ(ア)のとおり，超遠心分離と通常（低速）の遠心分離との区別の基準は明確であり，両者は，使用する装置において，３０，０００rpm程度を超える回転数が可能であり，かつ，密度勾配のような，溶解成分について性質を調べる分析が可能な装置か否かにより区別されるものである。
したがって，両者の区別が明確でないことを前提とする被告主張の無効理由５及び６は，いずれも理由がない。
カ無効理由７に対し
(ア)被告は，プロテアーゼのみで十分に非特異的物質が分解されること（構成要件Ｂ）は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によってサポートされていない旨主張する。
しかし，本件明細書の段落【００７８】，【００７９】には，分解酵素について，コラーゲン分解酵素及びＤＮＡ分解酵素を併用せずに，プロテアーゼだけを用いればよいことが明記されているから，被告の上記主張は理由がない。
(イ)被告は，本件明細書には，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」について１５，０００rpmの一例しか記載がなく，この一例のみをもって，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」すべてについてサポートされていない旨主張する。
しかし，１５，０００rpmの遠心分離によって本件発明が実施できることは，実施例により確認されているところ，本件発明における遠心分離が，中枢神経系組織を可溶化処理と分解処理に付した後の状態で，沈殿物を効率的に取得するに十分な回転速度で実施される処理であることは明らかであるし，遠心分離の回転速度を１５，０００rpmに限定する必要のないことも明らかである。
また，本件発明の実施として行われる遠心分離の回転速度が適切であるかどうかは，病原性プリオン蛋白質の含有量が既知であるサンプルを使用して，検出感度を確認してみれば容易に判断できることであり，このような検出感度の確認は，当業者であれば，１５，０００rpmの遠心分離を適用する場合はもとより，その他のすべての使用材料及び条件が適切であることを確認するために必ず行う作業である。その程度の予備試験を行うことが，サポート要件に影響するものではない。したがって，被告の上記主張は理由がない。
(ウ)以上によれば，被告主張の無効理由７は，理由がない。
３争点３（訂正による対抗主張の成否）について
(1)第１次訂正による対抗主張の成否（争点３－１）
ア原告の主張
(ア)第１次訂正の適法性及び第１次訂正発明の解釈ａ第１次訂正発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件Ａ’」，「構成要件Ｂ’」などという。下線部は訂正箇所である。）。
Ａ’動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸
着測定法により検出する方法であって，


Ｂ’ｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）及びサーコシル（商標）を同時に用いて前記中枢
神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと，
Ｃ’前記可溶化された非特異的物質をプロテアーゼを用いて分解処
理することと，
Ｄ’超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を
含有する濃縮物を得ることと，
Ｅ’前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし，再沈殿させること
なく酵素免疫吸着測定法により検出することと
Ｆ’を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法。
ｂ第１次訂正は，第１次訂正前の請求項１記載の方法の条件に限定（構成要件Ｅ’）を加えるものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とし，本件明細書に記載した事項の範囲内おいてされたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもないから，特許法１３４条の２第１項ただし書，同条５項において準用する同法１２６条３項及び４項の訂正要件を充足する。
すなわち，第１次訂正前の請求項１は，構成要件ＡないしＥを充足する検出方法であることを要するものの，構成要件ＡないしＥに明記されていない事項を加えることを排除していない。そして，本件明細書には，分解工程後の遠心分離により最初の濃縮物を得た段階から，酵素免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ法）に供するまでの間に，各種の追加的な精製手段などを適用し得ることが開示されている。第１次訂正は，構成要件Ｅを訂正した構成要件Ｅ’において，「洗浄することなく溶解液とし，再沈殿させることなく」との文言を加え，分離工程の濃縮物につき，追加的な洗浄工程を適用せず，必須でない沈殿工程（それは必然的に追加の遠心分離を要求する。）を適用しないで，最初の遠心分離による沈殿物（濃縮物）をそのまま溶解して酵素免疫吸着測定法に使用することを明確にしたものであり，上記「洗浄することなく溶解液とし」にいう「洗浄」とは，溶解液とする前に行われる付加的な（追加的な）洗浄を意味する。
第１次訂正発明は，本件明細書記載の「方法４」に根拠を有するものである。すなわち，本件明細書記載の「方法４」は，最初の遠心分離による沈殿物（濃縮物）につき，抽出（洗浄）や溶解－再沈殿（塩析またはメタノール添加）－遠心分離（超遠心分離）等の追加の濃縮手段を施さないことを特徴とするものであり（段落【０１１２】，【０１２０】，図２），最初の遠心分離による沈殿物（濃縮物）をそのまま溶解して酵素免疫吸着測定法に使用する方法は，本件明細書の段落【００５１】ないし【００６０】，【０１５０】，【０１５１】に開示されている。第１次訂正発明は，本件明細書に記載された各種の方法の中でも，簡便性及び迅速性に最も優れ，低濃度の病原性プリオンに対する検出感度については，図７に示すように，追加的な処理を行う濃縮方法よりも，かえって優れている。
以上のとおり，第１次訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とし，本件明細書に記載した事項の範囲内おいてされたものであって，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。ｃこれに対し，被告は，後記のとおり，本件明細書では，「方法４」を含むすべての方法において，沈殿物（濃縮物）を「５％ＳＤＳで加熱溶解」し，再沈殿させる工程を経た上で，酵素免疫吸着測定法を行っており，この工程を省略できるとの説明はされていないから，当該工程は，必須の工程であるというべきであり，これを省略できるとする原告主張の第１次訂正は，本件明細書に記載した事項の範囲外のものであって，新規事項の追加に当たり，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項を充足しないから，第１次訂正は，不適法である旨主張する。
しかし，被告の主張は，以下のとおり理由がない。
(ａ)第１次訂正発明の構成要件のＤ’の「遠心分離処理を行うことにより…濃縮物を得る」及び構成要件Ｅ’の「前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし，再沈殿させることなく酵素免疫吸着測定法により検出する」との記載によれば，構成要件のＤ’の「濃縮物」は，遠心分離によって得られた試料であり，次に溶解するのであるから，固体状態（ペレット状）にあることは当然であり，しかも，その固体を「洗浄することなく」溶解して，当該溶液につき「再沈殿させることなく」酵素免疫吸着測定法を行うのであるから，構成要件Ｅ’に記載された「溶解液」は，酵素免疫吸着測定法に適した溶剤に試料を溶解した溶液である。
そうすると，第１次訂正発明において，遠心分離によって濃縮物を得た後に，「５％ＳＤＳで加熱溶解」して，メタノール沈殿を行うことを観念することができない。
(ｂ)本件明細書の発明の詳細な説明には，濃縮工程は，分離工程をもって終了し，分離工程は遠心分離であることの記載（段落【００５０】ないし【００５２】，【００５６】，【００８０】ないし【００８２】，【００９４】ないし【００９６】等）があるが，濃縮（分離）工程として，「５％ＳＤＳで加熱溶解」が必要である旨の記載はない。
一方，本件明細書の発明の詳細な説明には，酵素免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ法）は，固体試料をＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳ溶解液としてマイクロタイタープレートへ吸着させる方法であることの記載（段落【００５８】ないし【００６１】，【００６４】，【０１２２】，【０１２３】，【０１４５】，【０１５１】，【０１６３】，【０１７７】等）があるが，ＥＬＩＳＡ法のために，「５％ＳＤＳで加熱溶解」し，メタノール中で再沈殿させる工程が必要である旨の記載はない。
(ｃ)本件明細書記載の実施例において，ＳＤＳ溶解が記載されている意味は，次のように理解される。


本件明細書では，従来の標準的な蛋白質の分析方法であるウエスタンブロット法（ＷＢ法）を基準として，酵素免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ法）の作用効果を評価している（段落【０００６】，【０１５９】ないし【０１６７】）。そのため，試料の作成も，ＷＢ法が適用できるＳＤＳ溶解液を一旦作成し，サンプル調製について，ＷＢ法のサンプル調製法を出発点としたことが記載されている（段落【０１４７】）。
ＷＢ法は，ＳＤＳ－ＰＡＧＥと呼ばれるＳＤＳ溶解液を使用する電気泳動法によって，試料に含有される蛋白質を分子量ごとに分けて検出することを必須としている（段落【０１２１】）。ＷＢ法の採用するＳＤＳ－ＰＡＧＥにおいては，立体的な高次構造の蛋白質をそのまま泳動しても分子量による分離はできないので，ＳＤＳで変性して高次構造を壊してから泳動するため，ＳＤＳ溶解液とすることは，試料の変性のための必須の工程となる。
一方，ＥＬＩＳＡ法を適用する場合には，ＳＤＳによる変性状態ではなく，ＧｄｎＳＣＮによる蛋白質分子の変性状態の方が，適しており，試料の変性のためにＳＤＳ溶解液とすることは必要性がない。もっとも，本件明細書において，ＥＬＩＳＡ法の溶解液につき，ＳＤＳとＧｄｎＳＣＮの比較評価が行われているが（段落【０１３７】ないし【０１４３】），カオトロピックイオン剤（変性剤）であるＧｄｎＳＣＮにより特異的な吸着が達成できることが見出され，実験データはＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳを使用して得ており（段落【０１６３】等），ＥＬＩＳＡ法においては，ＥＬＩＳＡ法の溶剤（ＧｄｎＳＣＮ）に溶解することが，測定のための変性操作になる。実施例では，ＷＢ法との厳密な比較のために，試料を全部一旦ＳＤＳ溶解液にしているので，ＥＬＩＳＡ法の適用に際し，ＳＤＳをＧｄｎＳＣＮに置換する必要があるから，メタノールを加えて，溶解している試料を沈殿させ，再度の遠心分離により固体とし，それをＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳ溶解液としている（図４）。メタノールを加えて，溶解している試料を沈殿させ，再度の遠心分離をする操作は，ＷＢ法との厳密な比較のための調製という以上の意味に乏しい操作である。しかし，同時に，５％ＳＤＳに溶解し，そしてメタノール沈殿をすれば，病原性プリオン蛋白質に付着等していた不純物で，メタノールに可溶なものは，この操作によって除去されるから，洗浄としての意味があることも事実である。また，ＥＬＩＳＡ法において，マイクロタイタープレートへのＰｒＰSc由来蛋白質吸着に対するＧｄｎＳＣＮとＳＤＳの効果を比較するためには（段落【０１３７】，【０１３８】），ＳＤＳが残存した状態のままではＧｄｎＳＣＮとＳＤＳの正確な比較結果を得ることができないことから，一旦ＳＤＳに溶解した試料をメタノール中で沈殿させて，ＳＤＳを取り除く必要があった。
このように，本件発明は，ＷＢ法を出発点とし，ＷＢ法との比較を行っているので，試料はＳＤＳに一旦溶解したものと理解される。
(ｄ)以上の(ａ)ないし(ｃ)を総合すると，当業者は，本件明細書の実施例（図４）に記載されているＥＬＩＳＡ法に先立って行われているＳＤＳへの溶解とメタノール沈殿は，必須の工程ではないことを認識し，このＳＤＳ溶解―メタノール沈殿の工程が，たまたま病原性プリオン蛋白質の分析におけるＷＢ法とＥＬＩＳＡ法の厳密な比較を意図した一連の実験に際し，濃縮物をいったんＳＤＳに溶解していたため，ＳＤＳのＧｄｎＳＣＮへの置換が必要になったことと，メタノールに可溶の夾雑物を取り除く洗浄工程としての技術的意義を有することの２点以外には意味がないことを理解するというべきである。
そして，本件明細書には，遠心分離による分離工程に加えて，洗浄工程を設けてもよいことが記載されているところ，洗浄工程は，界面活性剤によって固体試料を溶解（均一化）し，遠心分離をして固体を回収する工程であり，ＳＤＳ溶解とメタノール沈殿は，洗浄工程とは明記されていないけれども，除去される夾雑物の種類が異なるだけで，手段（溶解―沈殿―遠心分離による回収）も効果も特に区別する必要がないから，構成要件Ｅ’の「洗浄することなく溶解液とし，再沈殿させることなく」にいう「洗浄」に当たると解すべきである。
したがって，当業者は，本件明細書には，ＥＬＩＳＡ法に関して，実施例のＳＤＳ溶解―メタノール沈殿の工程を含まない方法が記載されていると認められるものであり，第１次訂正発明は，この態様に基づくものであるから，第１次訂正が新規事項の追加に該当するとの被告の主張は，理由がない。
(イ)被告方法が第１次訂正発明の技術的範囲に属することａ第１次訂正発明の構成要件Ａ’ないしＤ’は，本件発明の構成要件ＡないしＤとそれぞれ同内容である。
そして，被告方法が構成要件ＡないしＤを充足することは，前記１(1)のとおりであるから，被告方法は，構成要件Ａ’ないしＤ’を充足する。
ｂ被告方法は，遠心分離後，洗浄することなく，溶解液を加えているから，構成要件Ｅ’を充足する。


ｃ以上によれば，被告方法は，構成要件Ａ’ないしＥ’の構成を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法であるから，構成要件Ｆ’を充足する。
したがって，被告方法は，第１次訂正発明の構成要件をすべて充足するから，その技術的範囲に属する。
(ウ)無効理由１の解消
第１次訂正発明と乙７に記載された発明との間には，次のとおりの相違点があり，第１次訂正発明は，乙７に記載された発明と同一のものとはいえないから，第１次訂正によって，被告主張の無効理由１は解消されている。
ａ相違点１
「第１次訂正発明は，分離工程において，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」を行うのに対し，乙７に記載された発明は，超遠心分離処理を行う点。」
ｂ相違点２
「乙７に記載された発明は，超遠心分離によって得た沈殿物を，５％ＳＤＳに溶解し，メタノールによる沈殿を経た沈殿物を分析に使用しているが，第１次訂正発明は，この操作を適用していない点。」「ＳＤＳ溶解－メタノールによる再沈殿」は，メタノールに可溶な夾雑物をサンプルから除去するための精製方法であり，乙７の分析方法による重要な要素であると考えられる。
(エ)無効理由２の解消
乙７と乙９を組み合わせる動機付けは存在せず，以下のとおり，これらを組み合わせたとしても，第１次訂正発明を容易に想到し得るものではないから，被告主張の無効理由２は理由がない。
ａ乙９は，界面活性剤としてズイッタージェントとサーコシルの組合せを記載した文献である。界面活性剤の種類，分析対象組織の種類，適用される遠心分離の方法，洗浄，再沈殿などの精製工程の有無は，結果に大きく影響する。乙９から，脳組織の処理について，ズイッタージェントに代えてトリトンＸ－１００を使用した場合に適した遠心分離の方法は分からない。
乙９は，本件特許の発明者の一人であるＡ１教授の論文であり，乙７もＡ１教授らの発表である。両文献を検討すると，超遠心分離の適用が原則であり，脳組織にズイッタージェントを使用するときは１５，０００rpmの遠心分離も適用可能だが，ズイッタージェントを使用しないときは，超遠心分離が必要になると解される。そして，乙７では，ズイッタージェントとサーコシルの組合せよりも，トリトンＸ－１００とサーコシルの組合せの方が良好であったというのであるから，ズイッタージェントを使用する乙９に記載された遠心分離の条件を，乙７における既に良好である方法を変更するために適用する理由がない。
したがって，乙７に記載された発明に，乙９記載の遠心分離の条件（相違点１に係る第１次訂正発明の構成）を組み合わせる動機付けは存在しない。
ｂ乙９においても，遠心分離後に沈殿物を溶解しメタノールにより再沈殿する工程が使用されており，相違点２に係る第１次訂正発明の構成の開示はない。
ｃ以上によれば，当業者において乙７及び乙９に記載された発明に基づいて第１次訂正発明を容易に想到することができたものとはいえないから，第１次訂正によって，被告主張の無効理由２は解消されている。
(オ)無効理由３の解消
ａ仮に被告が主張するように第１次訂正発明の進歩性の判断に当たり乙８を公知技術として考慮することができるとしても，第１次訂正発明と乙８に記載された発明との間には，次のとおりの相違点がある。
(ａ)相違点①
「第１次訂正発明は，分離工程において，「超遠心分離処理を除く遠心分離処理」を行うのに対し，乙８に記載された発明は，超遠心分離処理を行う点。」
乙８をみると，工程ごとに低速遠心分離と超遠心分離を使い分けており（２０７頁Fig.１参照），分離工程においては，超遠心分離処理を行うことが必要であると解される。乙８には，分離工程においては，超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うとの示唆はない。
(ｂ)相違点②
「乙８に記載された発明は，酵素免疫吸着測定法による吸着の前に，濃縮物を５％ＳＤＳ中で煮沸し，メタノール中で再沈殿させるのに対し，第１次訂正発明は，このような工程を含まない点。」乙８においては，濃縮物を５％ＳＤＳ中で煮沸し，メタノール中で再沈殿させる工程を省いてもよいと解される記載や示唆はなく，同工程は必須である。
ｂ乙８に乙９を組み合わせても，第１次訂正発明を容易に想到し得るものとはいえないから，第１次訂正によって，被告主張の無効理由３は，解消されている。
(ａ)乙９は，界面活性剤としてズイッタージェントとサーコシルの組合せを記載した文献である。
界面活性剤の種類，分析対象組織の種類，適用される遠心分離の方法，洗浄，再沈殿などの精製工程の有無は，結果に大きく影響する。遠心分離による特定の蛋白質の取得量は，より強い分離条件を適用するほど向上すると考えるのが通常であり，公知文献に記載された条件を弱める方向に変更することは想到困難であり，使用する界面活性剤の種類が異なる乙９が超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行っているからといって，乙８において超遠心分離処理を除く遠心分離処理（相違点①に係る第１次訂正発明の構成）を適用することに想到することは困難である。
(ｂ)乙９には，遠心分離後に５％ＳＤＳを加え，１００℃で加熱する工程及び８倍量のメタノールで沈殿する工程が含まれており，この工程を省いてよいと解される記載は一切ない。
したがって，乙９には，相違点②に係る第１次訂正発明の構成の開示はない。
ｃ以上によれば，当業者において乙８及び乙９に記載された発明に基づいて第１次訂正発明を容易に想到することができたものとはいえないから，第１次訂正によって，被告主張の無効理由３は解消されている。
(カ)無効理由４の解消
ａ仮に被告が主張するように第１次訂正発明の進歩性の判断に当たり乙８を公知技術として考慮することができるとしても，第１次訂正発明と乙９に記載された発明との間には，次のとおりの相違点がある。
(ａ)相違点Ａ
「可溶化工程における界面活性剤として，第１次訂正発明が「トリトンＸ－１００」と「サーコシル」とを用いるのに対し，乙９に記載された発明が「Ｚｗｉｔｔｅｒｇｅｎｔ」（ズイッタージェント）と「サーコシル」を用いる点。」
(ｂ)相違点Ｂ


「乙９に記載された発明は，酵素免疫吸着測定法による吸着の前に，濃縮物を５％ＳＤＳ中で煮沸し，メタノール中で再沈殿させるのに対し，第１次訂正発明は，このような工程を含まない点。」乙９においては，濃縮物を５％ＳＤＳ中で煮沸し，メタノール中で再沈殿させる工程を省いてもよいと解される記載も示唆はなく，同工程は必須である。
ｂ乙９に乙８を組み合わせても，第１次訂正発明を容易に想到し得るものとはいえないから，第１次訂正によって，被告主張の無効理由４は，解消されている。
(ａ)乙８には，脳組織のサンプルの調製に「ズイッタージェント」を用いる「方法４」は，高感度を実現する方法であり，かつ，陰性コントロールサンプルに対して，非特異的反応が一貫して微弱なので，最適な方法と考えられるとの記載があり（２１１頁右欄下から５行～末行），乙９において，脳組織のサンプル調製にわざわざ最適な方法である「ズイッタージェント」の代わりに「トリトンＸ－１００」を使用する動機がない。
また，乙８において，脾臓組織に「トリトンＸ－１００」を用いた旨の記載があり（２１０頁右欄１行～４行），これにより，脾臓組織につき，乙９において，「ズイッタージェント」に代えて「トリトンＸ－１００」を用いることに想到し得るかもしれない。しかし，脾臓組織の場合は，乙９においても，超遠心分離処理を行うと記載されており（９頁Fig.８の注記），「ズイッタージェント」に代えて「トリトンＸ－１００」を用いることに想到したとしても，第１次訂正発明を想到することはできない。
したがって，乙９及び乙８に基づいて，相違点Ａに係る第１次訂正発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。
(ｂ)乙８及び乙９のいずれにも，濃縮物を５％ＳＤＳ中で煮沸し，メタノール中で再沈殿させる工程を省いてよいと解される記載は一切なく，相違点Ｂに係る第１次訂正発明の構成の開示はない。ｃ以上によれば，当業者において乙９及び乙８に記載された発明に基づいて第１次訂正発明を容易に想到することができたものとはいえないから，第１次訂正によって，被告主張の無効理由４は解消されている。
(キ)小括
以上のとおり，第１次訂正発明によって被告主張の無効理由１ないし４はいずれも解消され（なお，被告主張の無効理由５ないし７が理由のないことは，前記２(2)オ及びカのとおりである。），かつ，被告方法は第１次訂正発明の技術的範囲に属するものであるから，被告主張の本件特許権の権利行使の制限は，理由がない。
イ被告の主張
(ア)第１次訂正の適法性及び第１次訂正発明の解釈ａ第１次訂正は，以下に述べるとおり，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲外のものであって，新規事項の追加に該当し，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の訂正要件を充足しないから，第１次訂正は，不適法である。
(ａ)本件発明は，可溶化工程（構成要件Ｂ），分解工程（構成要件Ｃ），分離工程（構成要件Ｄ）及び検出工程（構成要件Ｅ）の４工程を含むものであるところ，第１次訂正は，分離工程で得られた濃縮物を，検出工程において「洗浄することなく溶解液とし」かつ「再沈殿させることなく」酵素免疫吸着測定法で検出するというものであるから，検出工程（本件明細書の図４の各工程）に係るものである。
原告が第１次訂正の根拠として挙げる本件明細書の段落【００５５】，【００５６】は，いずれも「分離工程」（本件明細書の図２及び図３の各工程）に関する記載であり，これらの記載は，第１次訂正に対応する技術内容を開示したものではない。それ以外でも，本件明細書には，「検出工程」において「洗浄することなく溶解液」とする方法は開示されておらず，第１次訂正は，新規事項の追加に該当する。
すなわち，本件明細書の段落【００５５】，【００５６】にいう「洗浄」とは，あくまで，段落【０１１３】及び図２の「方法５」に「沈殿を８％ズイッタージェント３－１２（界面活性剤）と，１０mM，pH=７．５のトリス－塩酸緩衝液とを加えて均一化し，均一化物を作製した（洗浄工程）」と記載されているところの「洗浄」を指すのであり，段落【００５５】，【００５６】は，単に，「方法５」に「記載されているような「洗浄」を行う方法もあるが，「方法４」のように，そのような「洗浄」を行わない方法もあるということを述べているにすぎない。これらの記載内容，本件明細書の文脈及び全体の整合性からみて，段落【００５５】ないし【００５７】は，「方法５」（及び「方法８」）における「分離工程」中の洗浄工程に関する記載であって，「検出工程」に係る第１次訂正の根拠となり得ない。
また，一般に，酵素免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ法）においては，反応させるべき成分を含む試薬溶液や試料溶液を，順次固相に添加して，反応させた後に除去することを繰り返すが，反応後の溶液を除去し，次の溶液を加える前に，固相を緩衝液，低濃度の界面活性剤を含む緩衝液又は水で「洗浄」することが行われている。このような洗浄は，通常当然に行われていることであり，本件明細書の段落【０１２２】ないし【０１３６】及び図４に示された具体的手順においては，これを行うことが記載されている。このような洗浄を省略してよいことは本件明細書には一切記載されていないし，酵素免疫吸着測定法において洗浄を行わないことは当業者に自明なことでもない。


なお，「脳組織…抽出物（濃縮物）」を「５％ＳＤＳ…中で沸騰させ」る工程（本件明細書の段落【０１２２】）は，第１次訂正の「洗浄することなく」にいう「洗浄」に当たると解釈することはできない。すなわち，「洗浄」とは，一般に「固体の表面に付着したよごれや好ましくない物質を，液体により取り除くこと」（乙２１），あるいは，限られた量の洗液で沈澱を清浄にすること（乙２２）をいい，不純物を除去する一方で，洗浄される固体（沈澱）をできるだけ溶けないようにし，その損失を最小限にするという操作を指すものであるから，化学分野の当業者の通常の用語の理解として，洗浄される固体（沈澱）に実質的な変化を起こすような操作を「洗浄」と呼ぶことはない。本件明細書には，「洗浄」の意味について特段の説明はない以上，通常の語義から離れた解釈は許されないというべきである。一方，ＳＤＳは，周知の蛋白変性剤であり，「５％ＳＤＳ…中で沸騰させ」る工程は，蛋白質を変性させる工程（蛋白質中の立体構造を実質的に変化させ，抗原性（抗体との反応性）を変化させ得る工程）であり，被洗浄成分の質的変化を伴うものであるから，「洗浄」に当たると解釈することはできない。仮に「５％ＳＤＳ…中で沸騰させ」る工程が「洗浄」に当たるとの解釈に立っても，本件明細書では，当該工程を省略できるとは何ら説明されておらず，かえって当該工程は「方法４」を含むすべての方法において行われているから，当該工程を省略できるとの解釈も不可能である。また，本件明細書では酵素免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ法）とウエスタンブロット法（ＷＢ法）との感度の比較が行われている以上，両者の比較の前提条件は同一にする必要があるところ，サンプルをＳＤＳで処理した場合としない場合とで抗原蛋白質（検出対象の病原性プリオン蛋白質）と抗体との反応性が代わることは公知であること（乙２５），本件明細書のＷＢ法において蛋白質を「５％ＳＤＳ…中で沸騰させ」る工程は必須の工程であること（段落【０１２１】）からすると，ＥＬＩＳＡ法を用いる場合でも，検出の際の反応性を正確に確保するため，「５％ＳＤＳ…中で沸騰させ」る工程は，必須であり，これを省略することができないものと解される。
この点に関し，原告は，本件明細書記載の「方法４」は，最初の遠心分離による沈殿物（濃縮物）につき，抽出（洗浄）や溶解－再沈殿（塩析またはメタノール添加）－遠心分離（超遠心分離）等の追加の濃縮手段を施さないことを特徴とするものであり，第１次訂正発明は，この「方法４」に根拠を有し，最初の遠心分離による沈殿物（濃縮物）をそのまま溶解して酵素免疫吸着測定法に使用する方法は，本件明細書の段落【０１５１】などに開示されている旨主張する。
しかし，本件明細書の段落【０１５１】は，「方法４，…で調整（濃縮）し」としており，図２における「方法４」は「沈澱を５％ＳＤＳで加熱溶解」する工程を経ることが明記されており，かかる工程を経ることもなく「最初の遠心分離による濃縮物（ペレット状）」をそのまま溶解して酵素免疫吸着測定法に使用することは，段落【０１５１】の記載と明らかに矛盾する。このほか，本件明細書のどこにも，「沈澱を５％ＳＤＳで加熱溶解」する工程を省略できる旨の記載は存在しないから，原告の上記主張は失当である。(ｂ)本件明細書には，「再沈殿させることなく」酵素免疫吸着測定法を行う方法は開示されておらず，第１次訂正は，この点においても，新規事項の追加に該当する。
前述のとおり，本件明細書では，「５％ＳＤＳ…中で沸騰させ」る工程は「方法４」を含むすべての方法において行われており，当該工程を省略できると解することはできない。


本件明細書の段落【０１４１】に「ＳＤＳ濃度が最低濃度（０．１％）であっても，脳組織からＰｒＰSc由来蛋白質の吸着は生じていなかった」と記載されているとおり，溶液中にＳＤＳが少量でも残存していたのでは，ＥＬＩＳＡ法によるマイクロタイタープレートへの病原性プリオン蛋白質由来蛋白質の吸着は生じ得ない。そして，「方法４」で「沈殿を５％ＳＤＳで加熱溶解」した後，「そのまま」ＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳに投入したのでは，溶液中にＳＤＳが残存した状態でＥＬＩＳＡ法による測定を行うことになるのであるから，蛋白質の吸着が生じないこととなり，測定が不可能となる。そうすると，本件明細書の段落【０１５１】の「方法４…で調整（濃縮）し，３ＭのＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳ中で…溶解，希釈化した。」との記載は，「５％ＳＤＳで加熱溶解」した「沈殿」をＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳに投入する前に，再沈殿処理を行っていることの記載が省略されているものと理解するほかない。そもそも段落【０１５１】は，段落【０１５０】及び【０１５２】と併せて読めば，図７の「（Ａ）：脳組織」及び「（Ｂ）：脾臓組織」に示された測定の測定条件について説明したものであることからすれば，段落【０１５１】の記載は図７の「（Ａ）：脳組織」及び「（Ｂ）：脾臓組織」の測定条件に相違がある点に特に焦点をあてて記載されたものであって，図７の（Ａ）と（Ｂ）に共通する再沈殿処理（第４の工程の(1)～(3)の処理）の記載が省略されていることはごく自然なことである。以上のとおり，本件明細書の段落【０１５１】の上記記載は，５％ＳＤＳで加熱溶解，メタノール添加及び遠心分離（再沈澱）を行うことを当然の前提としつつ，その記載が省略されたものであり，第３の工程（分離工程）で生じた沈澱の溶液を「そのまま」３ＭのＧｄｎＳＣＮ－ＰＢＳで溶解したものではない。本件明細書の他の記載をみても，本件明細書において，再沈殿を行うことなく酵素免疫吸着法を行う方法が開示されているということはできない。(ｃ)以上のとおり，第１次訂正は，新規事項の追加に該当し，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の訂正要件を充足しないから，不適法である。
ｂ仮に第１次訂正が本件明細書に記載された事項の範囲内のものであり，新規事項の追加に当たらないと解釈するとすれば，第１次訂正に係る「洗浄することなく溶解液とし」，「再沈殿することなく」の意味は，「分離工程」における付加的工程として，本件明細書に開示されている，「方法５」（及び「方法８」）におけるような付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行わないことを指すものと解するほかはない。
(イ)被告方法が第１次訂正発明の技術的範囲に属さないこと被告方法は，前記１(2)ア及びイと同様の理由により，第１次訂正発明の構成要件Ｂ’ないしＤ’を充足しない。
また，構成要件Ｅ’中の「洗浄することなく溶解液とし，再沈殿させることなく」にいう「洗浄」は，検出工程に係るものであるところ，被告方法は，検出工程において洗浄が行われているから（前記第２の２(4)イの「2-8）」，「2-12)」），構成要件Ｅ’を充足しない。以上のとおり，被告方法は，第１次訂正発明の構成要件Ｂ’ないしＥ’を充足しないから，その技術的範囲に属さない。
(ウ)無効理由１が解消されないこと
ａ原告主張の相違点１が認められないことは，前記２(1)アと同様である。
ｂ前記(ア)ｂのとおり，仮に第１次訂正が新規事項の追加に当たらないと解釈するとすれば，第１次訂正に係る「洗浄することなく溶解液とし」，「再沈殿することなく」の意味は，「分離工程」における付加的工程として，付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行わないことを意味するものと解するほかはなく，５％ＳＤＳ中での加熱溶解をしないこと，及びその後のメタノールによる沈澱及び遠心分離をしないことが第１次訂正発明において要件とされているものと解することはできないから，原告主張の相違点２は，存在しない。逆に，あくまで相違点２が存在すると原告が主張するのであれば，かかる主張は特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって，失当である。ｃしたがって，第１次訂正発明には無効理由１と同様の新規性欠如の無効理由が存するから，第１次訂正によって，本件発明の無効理由１は解消されない。
(エ)無効理由２が解消されないこと
乙７及び乙９に記載された発明は，いずれも「分離工程」において，本件明細書記載の「方法５」及び「方法８」におけるような付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行っていないので，この点において，乙８に記載された発明は，第１訂正発明との間に相違点はない。結局，第１次訂正によって新たな相違点が生じることはなく，乙７に記載された発明と第１次訂正発明との相違点は，遠心分離条件のみである。そして，前記２(1)イと同様の理由により，当業者であれば，乙７に記載された発明に乙９記載の遠心分離条件を適用することにより，第１次訂正発明に想到することは容易であったものといえる。以上のとおり，第１次訂正発明には無効理由２と同様の進歩性欠如の無効理由があり，また，第１次訂正によって，本件発明の無効理由２が解消されることはない。
(オ)無効理由３が解消されないこと
前記(ア)ｂのとおり，仮に第１次訂正が新規事項の追加に当たらないと解釈するとすれば，第１次訂正に係る「洗浄することなく溶解液とし」，「再沈殿することなく」の意味は，「分離工程」における付加的工程として，本件明細書の「方法５」（及び「方法８」）におけるような付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行わないことを意味するものと解するほかはない。
そして，乙８にMethod１として開示されている方法は，本件明細書記載の「方法５」及び「方法８」におけるような付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行っていないので，この点において，乙８に記載された発明は，第１訂正発明との間に相違点はない。結局，第１次訂正によって新たな相違点が生じることはなく，両発明の相違点は，遠心分離条件のみである。


前記２(1)ウと同様の理由により，当業者であれば，乙８に乙９を組み合わせることは容易である。加えて，遠心加速度の変更は，当業者であれば，ごく自然に通常行うことであり，当業者が任意に選択し得る設計的事項にすぎない。
したがって，当業者であれば，乙８に記載された発明に乙９記載の遠心分離条件を適用することにより，第１次訂正発明に想到することは容易であったものといえる。
以上によれば，第１次訂正発明には無効理由３と同様の進歩性欠如の無効理由があり，また，第１次訂正によって，本件発明の無効理由３が解消されることはない。
(カ)無効理由４が解消されないこと
前記(ア)ｂのとおり，仮に第１次訂正が新規事項の追加に当たらないと解釈するとすれば，第１次訂正に係る「洗浄することなく溶解液とし」，「再沈殿することなく」の意味は，「分離工程」における付加的工程として，本件明細書の「方法５」（及び「方法８」）におけるような付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行わないことを意味するものと解するほかはない。
そして，乙９に開示されている方法は，本件明細書記載の「方法５」及び「方法８」におけるような付加的な洗浄工程及びその後の遠心分離を行っていないので，この点において，乙９に記載された発明は，第１訂正発明との間に相違点はない。結局，第１次訂正によって新たな相違点が生じることはなく，両発明の相違点は，可溶化工程における２種類の界面活性剤の一方が相違する点のみである。
前記２(1)エと同様の理由により，当業者であれば，乙９に乙８を組み合わせることは容易である。加えて，界面活性剤の相違は，本件明細書においても両者を比較検討している程度のものであって（「方法１」及び「方法４」），当業者であれば通常並行して検討する範囲内のものであるから，この意味でも当業者にとって組み合わせは容易である。したがって，当業者であれば，乙９に記載された発明に乙８に記載された発明を組み合わせることによって，第１次訂正発明に想到することは容易であったものといえる。
以上によれば，第１次訂正発明には無効理由４と同様の進歩性欠如の無効理由があり，また，第１次訂正によって，本件発明の無効理由４が解消されることはない。
(キ)無効理由５ないし７が解消されないこと
ａ仮に第１次訂正が認められたとしても，本件発明の無効理由５ないし７は，解消されない。
ｂまた，仮に原告が主張するように，５％ＳＤＳ中での加熱溶解が第１次訂正に係る「洗浄することなく」の「洗浄」に相当し，その後のメタノール（又はエタノール）沈殿及び遠心分離が第１次訂正に係る「再沈殿することなく」の「再沈殿」に相当するとしても，本件明細書には，「方法４」において分離工程で得られた沈殿物を５％ＳＤＳ中で加熱溶解せず，その後のメタノール（又はエタノール）沈殿及び遠心分離を行わないことは記載も示唆もされておらず，当然，実施例における成功例の記載も存在しないから，第１次訂正発明は，新たなサポート要件違反の無効理由を有することになる。
(ク)小括
以上のとおり，第１次訂正は，新規事項を追加するものであって訂正要件を充足しないこと，被告方法は第１次訂正発明の技術的範囲に属さないこと，第１次訂正発明には無効理由があり，第１次訂正によって本件発明の無効理由が解消されないことからすれば，原告主張の第１次訂正による対抗主張は，理由がない。
(2)第２次訂正による対抗主張の成否（争点３－２）
ア原告の主張
(ア)第２次訂正の適法性及び第２次訂正発明の解釈ａ第２次訂正発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件Ａ''」，「構成要件Ｂ''」などという。下線部は訂正箇所である。）。
Ａ''   動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫
吸着測定法により検出する方法であって，
Ｂ''   ｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノール（トリトン（商標）Ｘ－１００）及びサーコシル（商標）を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと，Ｃ''   前記可溶化された非特異的物質をコラーゲン分解酵素及びＤＮＡ分解酵素を用いることなくプロテイナーゼＫを用いて分解処
理することと，
Ｄ''   超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質
を含有する濃縮物を得ることと，
Ｅ''   前記濃縮物を洗浄することなく直接カオトロピックイオン剤を用いて溶解液とし，酵素免疫吸着測定法により検出することとＦ''   を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法。ｂ第２次訂正は，第１次訂正前の請求項１記載の方法の条件に限定（構成要件Ｃ''及びＥ''）を加えるものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とし，本件明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもないから，特許法１２６条３項及び４項の訂正要件を充足する。(ａ)非特異的物質をコラーゲン分解酵素及びＤＮＡ分解酵素を用いることなくプロテアーゼＫを用いて分解処理することは，本件明細書の段落【００２７】，【００３２】，【００３５】，【００４９】，【０１０３】に開示されている。
(ｂ)洗浄，再沈殿が付加的な工程であるとして，最初の遠心分離による沈殿物の溶液をそのまま酵素免疫吸着測定法に使用することができることが，本件明細書の段落【００５５】，【００５６】，【００５８】ないし【００６３】に開示されている。
また，ＧｄｎＳＣＮは，カオトロピックイオン剤の例示であることが，本件明細書の段落【０１４０】に記載されている。さらに，濃縮物を直接ＧｄｎＳＣＮを用いて溶解することについて，本件明細書の段落【０１７７】に「これらの観察及び考察に基づいて，本発明者は，ＰｒＰSC含有物質を直接溶解させるために1Ｍ～５Ｍ（特に３Ｍ及び４Ｍ）のＧｄｎＳＣＮを用い，この濃度でのＧｄｎＳＣＮの存在下でマイクロタイタープレートへのＰｒＰSCの吸着に成功した。」と記載されている。