「スクレーパ機構」とは，フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去することができる機構をいうものと解されるところ（乙４，本件明細書２頁３欄１行～１０行参照），被告製品の樹脂部材が，スクリーン内周面に付着した固形分を除去することができるものであることは前記ア(イ)のとおりであるから，上記樹脂部材は「スクレーパ機構」に相当する。
エ小括
以上によれば，被告製品は，構成要件Ｃ（「周面に沿って回転するスクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリ   ュ状羽   根の前   後に隙   間を開   けずに   設けた   スクレ   ーパ機   構を設   けて」）を充足する。
(4)争点(1)エ（構成要件Ｄの充足性）について被告製品が，樹脂部材５により，スクリーン内周面に付着した固形分を引掻除去することができるものであることは前記(3)ア(イ)及びウのとおりであるから，被告製品は，構成要件Ｄ（「前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とする」）を充足する。
(5)「スクレーパ濾過システム」（構成要件Ａ，Ｅ）について被告製品が構成要件ＢないしＤを充足するものである以上，これが構成要件Ｅの「スクレーパ濾過システム」を充足することは明らかであり，その結果，構成要件Ａの「スクレーパ濾過システム」も充足する。したがって，被告製品は，構成要件Ａ，Ｅを充足する。(6)争点(1)オ（作用効果の同一性）について本件明細書の「〔作用〕」欄に記載された本件特許発明の作用は，「フィルタエレメントに形成される濾過孔に相当する大きさ以上の固形分を残して濾過流体を得ることができる」（２頁３欄２３行～２５行），「引掻作用で常に固形分を除去するので無理なく濾過作用が行われる」（同欄２７行～２８行），「加圧力の洩れが生ずることなく濾カスを前方に押し出すので，非常に効率の良い絞りが得られる」（同欄３１行～３２行），「濾カス固形分は，柱等がないので滞留することなくスクリュ状羽根によって一方向に押し出される」（同欄３３行～３４行）というものであり，「〔発明の効果〕」欄に記載された本件発明の効果は，「スクリュ状羽根の働きによって，導入移送される所望の被処理液体は，フィルタエレメントにより濾過されていると共に，スクリュ状羽根の端面に設けたスクレーパ機構によって目詰まり減少を全く生ずることもなく，濾過固形分は邪魔物がないので粘性が強くてもスクリュの回転移送方向に送られ，必要に応じて除去することができる。」（３頁６欄６行～１２行），「加圧力の洩れが生じることがなく，濾過固形分を前方に押しやるので，絞り濾過を効率よく行うことができる」（６欄１５行～１７行）というものであるところ，構成要件ＡないしＥの充足性の検討でみたところによれば，被告製品がこれらの作用効果を奏するものであることは明らかである。
(7)小括
したがって，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属する。２争点(2)（本件特許は，特許無効審判により無効とされるべきものか。）に
ついて
(1)争点(2)ア（本件特許発明は，乙７発明と同一の発明であって，特許法２９条１項３号に違反するものか。）について
ア乙７文献の記載
証拠（乙７）によれば，乙７文献の「詳細な実施例の説明」（抄訳）には以下の記載があり，その図１（ＦＩＧ．１）ないし図１７（ＦＩＧ．１７）は別紙乙７文献図面のとおりである。
(ア)このシステムには濾過式脱水・圧搾機４０が備わっており，この脱水・圧搾機には，一般に無孔の濾過水／液体収集ハウジング４１と，濾過式脱水用構造体４２と，汚泥圧搾・脱水ずみ固形物結合体の排出用スクリューコンベア４３とがある。（抄訳１頁本文２行目～５行目）(イ)圧搾機４０の濾過式脱水用媒体４２には，濾過式脱水用媒体４８があり，また，好ましくは始端側円筒状部分５０が備わっていて，…円筒状部分５０の次には円錐台状部分５３があり，この円錐台状部分の次にはさらに，より小径の終端側円筒状部分５４があり，この終端側円筒状部分には脱水ずみ固形物出力開口５５が含まれている。…ここで，濾過式脱水用媒体４８には一組のフープあるいはリング５６，５６ａおよび５６ｂが備わっており，これらは，互いに隔てられ，かつ，近接して間隔をおいて配置されているとともに，単一ユニットとして（ヘリアーク溶接によって）強化フレーム５７へ固定状に保持されている。濾過式脱水用リング５６，５６ａ，５６ｂどうしの間の環状空間５８によって，液体あるいは濾過水を通すことができるものの固形物の逃がしを可能にするほど広くはない逃がし通路がもたらされている。（抄訳１頁本文１８行目～２頁１０行目）
(ウ)ポンプ４５が利用されるときには，入口圧力によって送給汚泥の圧力が大気圧よりも高くなり，また，濾過式脱水用構造体４２を介する汚泥の搬送および圧縮の間に生じる汚泥の圧搾および圧締とともに，大気圧よりも高い圧力にある構造体４２の内部における汚泥あるいは他のスラリーと，真空ポンプ６０によって生成された大気圧よりも低い圧力にある構造体４２の外側から収集された濾過水との間に，差圧が確立される。上記汚泥に関連した濾過水あるいは液体は，構造体４２の濾過式脱水用のフープあるいはリング５６，５６ａ，５６ｂどうしの間の環状空間５８によって画定された開放区域を通して押し出されるかあるいは排出されて，濾過水ハウジング４１によって構造体４２の外側に収集される。これらの固形物は，構造体４２の内側表面に堆積しあるいは保持されて，さらに別の圧縮および脱水のために構造体４２を通して搬送され，また，それらは，比較的乾燥した状態で脱水ずみ固形物出力開口５５を出て，汚泥圧搾・脱水ずみ固形物結合体の排出用スクリューコンベア４３によって搬送される。（抄訳３頁３行目～１６行目）(エ)汚泥圧搾・脱水ずみ固形物結合体の排出用スクリューコンベア４３には，一定直径の中心シャフト７５が備わっており，このシャフト７５には，その軸に沿ってその上に渦巻状－らせん状のブレードあるいはフライト７６が取り付けられ，このブレードあるいはフライト７６は，濾過式脱水用構造体４２の内側表面７４によく合致しており，中心シャフト７５と，汚泥入力端部５１から固形物出力開口５５まで延びている濾過式脱水用構造体４２の内側表面７４との間の空間によって画定された渦巻状－らせん状の空間あるいは押出通路をもたらしている。…スクリューコンベアシャフト７５は，構造体４２の内部における回転のために，…支持されてもよい。（抄訳４頁３行目～１９行目）


(オ)これまでに説明された構造については，濾過式脱水用構造体４２の濾過式脱水用のフープあるいはリング５６，５６ａ，５６ｂどうしの間における濾過式脱水・圧搾機４０の開放区域あるいは環状空間５８の目詰まりあるいは目つぶしと，連続的濾過式脱水の中断という問題点がある。本発明は，このような問題点を，好ましくは図１３～１７に示されたようなコイルばね式の拭き取り用あるいは清掃用ブレード８７を設けることによって解消する。このブレード８７は，一組のガイド８８によってブレード７６の外側端部に配置することができる。ブレード８７のばね作用あるいは拡張傾向によって，コイルばね式のブレード８７と濾過式脱水用媒体４８の内側表面７４との間に連続状接触が存在している。この連続状接触によって，内側表面７４からの固形物の拭き取りが，従って，清掃が行われる。（抄訳５頁１４行目～２４行目）(カ)このブレード８７は，渦巻状－らせん状ブレード７６の半径方向外側縁部の全体に沿って延びる連続状のらせんコイルあるいはブレードであってもよく，このようなコイルばね式ブレード８７の一方端部は，ブレード７６へ固定状に取り付けることができる。…ブレード８７は，そのばね作用によって拡張する傾向にあり，また，表面７４との所望の連続状接触をもたらし，その表面からの固形物の効率的清掃を与える。
（抄訳６頁５行目～１６行目）
(キ)図１３，１４および１５に示されたように，ブレード８７は短いガイドクリップ８８によって配置することができるが，これらのガイドクリップ８８は，スクリューコンベアのフライト７６へ取り付けられて，ブレード８７の圧縮および拡張を可能にする。ブレード８７が装着されると，そのばね作用が引き続いて生じ，表面７４との良好な接触が保証されるので，スクリューコンベア４３が回転すると良好な清掃が保証される。図１６は代わりの構造体を示しており，その構造体では，ブレード８７はらせん状ブレード７６ａの溝８９に配置されている。図１７は代わりのばね式ブレード構造体を示している。ここで，ゴムまたは軟質ポリ塩化ビニルあるいは他のプラスチックからなるブレード９８には，コイルばね９９が含まれている。このばね９９によって，ばね作用あるいは拡張の傾向がもたらされるが，プラスチックブレード９８は表面７４の実際の清掃を行う。（抄訳６頁１７行目～２９行目）
イ乙７発明の内容
乙７文献に実施例として記載された濾過式脱水・圧搾機は，濾過式脱水用構造体４２及び汚泥圧搾・脱水ずみ固形物結合体の排出用スクリューコンベア４３とを有し（ア(ア)，第２図），上記濾過式脱水用構造体４２は，液体又は濾過水を通すが固形物は通さないよう，互いに間隔を置いて配置されたフープあるいはリング間の環状空間５８を備えた濾過式脱水用媒体４８を有し（ア(イ)，第２図），ポンプ４５によって濾過式脱水用構造体４２に送られる汚泥の圧力を高めることにより，濾過式脱水用構造体４２に入った汚泥が搬送及び圧縮されるとともに，濾過式脱水用媒体４８から濾過水が排出され，汚泥は比較的乾燥した状態で，排出用スクリューコンベア４３によって脱水済み固形物出力開口から押し出されるものである（ア(ウ)）ところ，上記排出用スクリューコンベア４３の中心シャフト７５には，濾過式脱水用媒体の内側表面によく合致したらせん状のブレード７６が設けられており（ア(エ)，第２図），上記ブレード７６の先端には，上記ブレードの半径方向外側縁部の全体に沿って延びるコイルばね式清掃用ブレード８７を設けることができ，上記コイルばね式清掃用ブレード８７は，濾過式脱水用媒体４８と連続的に接触し，スクリューコンベア４３の回転に伴い，濾過式脱水用媒体４８の内側表面７４の固形物を清掃し（ア(オ)ないし(キ)，第２図，第１３図，第１５ないし１７図），これにより，濾過式脱水用媒体４８のフープあるいはリング間の環状空間５８の目詰まりを解消するものである（ア(オ)）。
そうすると，乙７発明には，「汚泥に圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行い，汚泥を液体分と固形分に分離するに当たり，濾過式脱水用媒体４８内周面７４に付着する固形物を清掃しながら濾過を行う濾過式・脱水圧搾機であって，筒状及び円錐状部分からなる，フープあるいはリング間の環状空間５８を有する濾過式脱水用媒体４８の内周面７４に沿って回転するスクリューコンベアブレード７６の外側縁部の全体に沿って，上記濾過式脱水用媒体内周面７４と連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード８７を設け，上記濾過式脱水用媒体内周面７４に付着する固形物を連続的に清掃できるようにしてなることを特徴とする，濾過式脱水用媒体内周面７４に付着する固形物を清掃しながら濾過を行う濾過式脱水・圧搾機」が開示されているということができる。
ウ本件発明と乙７発明との対比
本件発明（その内容は前記前提事実(2)イのとおりである。）を乙７発明と対比すると，以下のとおりである。
(ア)構成要件Ａ，Ｅ
乙７発明の「濾過式脱水用媒体内周面７４に付着する固形物の清掃」は，前記ア(オ)のとおり，コイルばね式清掃用ブレード７６が濾過式脱水用媒体内周面７４に接触し，固形物を拭き取ることにより行われるものであるから，乙７発明の「コイルばね式清掃用ブレード７６」は本件発明の「スクレーパ」（構成要件Ａ，Ｅ）を行うものに相当する。また，乙７発明は汚泥に圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行い，汚泥を液体分と固形分に分離するに当たり，濾過式脱水用媒体内周面７４に付着する固形物を清掃しながら濾過を行う濾過式・脱水圧搾機である。したがって，乙７発明は，本件発明の「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行なうスクレーパ濾過システム」（構成要件Ａ），「スクレーパ濾過システム」（構成要件Ｅ）と一致する。この点につき，原告は，乙７発明の濾過式・脱水圧搾機のスクリューコンベア４３は汚泥を移送するのみであり，汚泥に圧力を加えて圧縮・絞り作用を発揮するものではないと主張する。
確かに，前記ア(ウ)及び(エ)でみたところによれば，乙７発明の濾過式・脱水圧搾機においては，ポンプを利用して汚泥を送ることにより汚泥に圧力を加えることも可能なものである。しかし，本件発明において，「圧力を加えて」とは，濾カスを前方に押し出して絞り，被処理流体から一定の大きさ以上の固形分を残して濾過流体を得る（すなわち，濾過する）力を加えることを意味するものと解されることは前記第４の１(1)ア(ア)のとおりであり，乙７発明も，渦巻状－らせん状のブレードあるいはフライト７６によって汚泥を前方に押し出して汚泥に圧力を加えるものと認められるから，乙７発明がポンプにより圧力を加えることがあるとしても，この点が両発明の相違点となるものとは解されず，原告の主張は採用できない。
(イ)構成要件Ｂ


乙７発明の「フープあるいはリング間の環状空間５８」は，液体又は濾過水を通すが固形物は通さないよう，互いに間隔を置いて配置されたもの（前記２(1)ア(イ)）であるから，本件発明の「濾過孔」に相当し，「筒状及び円錐状部分からなる濾過式脱水用媒体４８」は本件発明の「筒状ないし円錐状の…フィルタエレメント」に相当する。なお，乙７発明のフィルタエレメントは，筒状部分及び円錐状部分を有するものであるが，本件明細書の「〔実施例〕」には「フィルタエレメントは，専ら円筒状であるが円錐状のもので同様に実施できる」（３頁５欄４１行～同頁６欄１行）との記載があるところ，円筒状部分と円錐状部分を同時に有するものであっても本件発明の実施に支障はないものと解され，本件発明がこのような形状のフィルタエレメントを除外しているものとは解されないから，この点は実質的な相違点となるものではない。
したがって，乙７発明は，本件発明の「筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの」（構成要件Ｂ）と一致する。
(ウ)構成要件Ｃ
乙７発明の「スクリューコンベアブレード７６」は本件発明の「スクリュ状羽根」（構成要件Ｃ）に相当するところ，これは，濾過式脱水用媒体４８の内周面に沿って回転するものであるから，本件発明の「（フィルタエレメントの）周面に沿って回転する」と一致する。また，乙７発明のコイルばね式清掃用ブレード８７が本件特許発明の「スクレーパ」（構成要件Ａ，Ｅ）を行うものに相当することは前記２(1)ウ(ア)のとおりであるところ，前記２(1)ア(オ)のとおり，上記コイルばね式清掃用ブレード８７は，そのばね作用によって拡張し，濾過式脱水用媒体の内周面７４と連続的に接触するものであるから，同内周面と摺接するものに当たる。また，前記２(1)ア(カ)のとおり，上記コイルばね式清掃用ブレードは，スクリューコンベアブレード７６の半径方向外側縁部の全体に沿って延びる連続状のらせんコイルあるいはブレードであってもよいとされているから，乙７発明には，上記コイルばね式清掃用ブレードにつき，スクリューコンベアブレードの前後に隙間を開けずに設けたものが開示されているということができる。この点に関し，原告は，①本件発明の「スクレーパ機構」は，内周面に摺接し固形物の除去を行うとともに，濾過孔の目詰まりを除去するものであるのに対し，乙７発明において，スクリューコンベアブレード７６には，コイルばね式清掃用ブレード８７のほか，歯状の清掃用ブレード１００が設けられており，濾過式脱水用媒体４８の環状空間５８の目詰まり除去は，上記歯状清掃用ブレード１００によって行うものであるから，両発明はこの点で相違し，かつ，②乙７発明は，スクリューコンベアブレード７６の先端にノズル９０を設けて水分を吐出させ，付着物を除去する構成が開示されているところ，これは，本件特許発明の目的に反するものであるから，両発明はこの点でも相違すると主張する。しかし，乙７文献の「詳細な実施例の説明」（抄訳）には，「ブレード８７あるいは９８，ノズル９０およびブレード１００は独立して使用することができる。」（抄訳８頁１５行～１６行目）と記載されているのであるから，乙７文献には，ノズル９０及びブレード１００を用いず，コイルばね式清掃用ブレード８７のみを用いる構成が開示されているものということができるのであって，前記２(1)ア(オ)のとおり，乙７文献には，上記構成によっても，内周面に付着した固形物の除去及び目詰まりの解消が可能である旨記載されているものと認められるから，この点は相違点とはならず，原告の主張を採用することはできない。したがって，乙７発明は，本件発明の「周面に沿って回転するスクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて」（構成要件Ｃ）と一致する。
(エ)構成要件Ｄ
乙７発明のコイルばね式清掃用ブレード８７は，前記２(1)ア(オ)のとおり，濾過式脱水用媒体内周面７４に接触し，固形物を拭き取ることにより，上記濾過式脱水用媒体内周面７４に付着する固形物を連続的に清掃するものであるから，本件発明の「前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とする」（構成要件Ｄ）と一致する。
エ小括
したがって，本件特許発明は，乙７発明と同一の発明であって，特許法２９条１項３号に違反し，同法１２３条１項２号により，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。
(2)争点(2)イ（本件特許発明は乙７発明から容易に想到することができたものとして特許法２９条２項に違反するものか。）について前記争点(2)アに関する当裁判所の判断のとおり，本件特許発明が乙７発明と同一の発明であると認められる以上，両発明に相違点があることを前提とした無効理由の有無（争点(2)イ）については検討しない。(3)争点(2)ウ（本件特許発明は，乙８発明から容易に想到することができたものとして特許法２９条２項に違反するものか。）について
ア乙８文献の記載
証拠（乙８）によれば，本件特許の出願前である昭和６０年１２月７日に頒布された刊行物である乙８文献には以下の記載があり，その第１図ないし第３図は別紙乙８文献図面のとおりである。
(ア)特許請求の範囲
前後に長い略密閉された機枠内に，後部に供給口，前部に排出口が夫々形成された前後に長い筒状ケーシングを配装し，後部から前部に至るに伴ない次第に大径となし，外周に螺旋状の送り羽根が突設された中空の筒状シャフトをケーシングの前後方向で回転可能にしてケーシング内に支承すると共に，ケーシングに多数の水切孔を，シャフトに多数の脱水孔を夫々開穿しておき，供給された被処理物をケーシング前部に送る過程においてシャフト外周とケーシング内周との間で圧縮し，脱水させるようにしたことを特徴とする汚泥その他の脱水処理装置。（１頁左下欄４行～１５行）
(イ)発明の技術分野
本発明は汚泥その他の脱水処理装置に係り，公害処理施設においてのし尿処理場その他での汚泥，醸造施設においてのモロミ，食品製造施設においての水産物その他の加工食品，製紙製造施設においてのボード類等の含水繊維物その他の産業廃棄物の連続圧搾脱水を図れるようにした汚泥その他の脱水処理装置に関するものである。（１頁右下欄６行～１２行）
(ウ)発明の実施例
図において示される符号１はベースであり，…被処理物を脱水処理するためのケーシング２０が内装された機枠１０を支持してある。（２頁右上欄１３行～同頁左下欄１行）


…この機枠１０に内装されるケーシング２０はその後部に供給口２１が，前部に排出口２２が夫々形成された前後に長い筒状になっており，…ケーシング２０自体は前後方向を合致させて機枠１０に配装される。
（同頁左下欄４行～１１行）
ケーシング２０内には，供給口２１から投入，供給される被処理物を排出口２２がわへ送りながらこれを圧搾させる中空の筒状シャフト３０がケーシング２０の前後方向に沿って回転可能にしてケーシング内に支承されている。（同頁左下欄１２行～１６行）
…ケーシング２０には，被処理物の固形粒に比し小さい多数の小径な水切孔２３が後部から前部に至るに伴ない次第に大径なものとなるようにして，…前述のように圧縮された被処理物から絞出される水分を…ケーシング２０外へ浸出させるものとしてある。（同頁右下欄第１４行～３頁左上欄１行）
更に，ケーシング２０自体は後部，前部において同径とするも，また，前部において内部空間を狭くするためシャフト３０が次第に大径となるも，送り羽根３１外径は後部，前部において全く同径でよいから，ケーシング２０内で回転されるシャフト３０の送り羽根３１外縁とケーシング２０内周面とはいずれの部位でも密接状のものとすることができ，被処理物の前方への送り込みを確実にする。（同頁右下欄１９行～４頁左上欄７行）
イ乙８発明の内容
(ア)乙８発明の特許請求の範囲に記載された脱水処理装置は，公害処理施設においてのし尿処理場その他での汚泥，醸造施設においてのモロミ，食品製造施設においての水産物その他の加工食品，製紙製造施設においてのボード類等の含水繊維物その他の産業廃棄物を被処理物とするものであり（上記ア(ア)），ケーシング２０内で回転するシャフト３０を有するものであるところ，その実施例に記載されているとおり，上記シャフト３０は，供給口２１から投入，供給される被処理物を排出口２２がわから送りながらこれを圧搾させるものであり，その送り羽根３１の外縁は，ケーシング２０内周面といずれの部位でも密接状のものとすることができ，被処理物の前方への送り込みを確実にすることができる構成とされている（上記ア(ウ)，第１図）。また，ケーシング２０に形成される水切孔は，圧縮された被処理物から絞り出される水分をケーシング２０外へ浸出させるものである（上記ア(ウ)）。
そうすると，乙８発明には，「汚泥その他の被処理物に圧力を加えて前方に押し出しながら脱水処理を行う脱水処理装置であって，筒状の多数の水切孔を有するケーシング２０の内部で回転するシャフト３０の送り羽根３１の外縁が，上記ケーシング２０の内面といずれの部位でも密接状のものとされる脱水処理装置」が開示されているということができる。
(イ)この点に関し，原告は，乙８発明の脱水処理機が被処理物に圧力を加えて脱水処理を行うものであることを争うが，前記ア(ア)のとおり，乙８文献には，上記脱水処理機が被処理物を「圧搾」するものであることが記載され，かつ，前記ア(ウ)のとおり，上記圧搾はシャフトの回転によって行われることが記載されているのであるから，上記脱水処理機が被処理物に圧力を加えて脱水処理を行うものであることは明らかであり，原告の主張を採用することはできない。
ウ本件特許発明と乙８発明との対比
(ア)本件特許発明と乙８発明とを対比すると，乙８発明の「被処理物」，「脱水処理機」，「水切孔」，「ケーシング２０」，「シャフト３０の送り羽根３１」は，本件特許発明の「濾カス」，「濾過システム」，「濾過孔」，「フィルタエレメント」，「スクリュ状羽根」に各相当するから，本件特許発明と乙８発明は，「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う濾過システムであって，筒状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの周面に沿って回転するスクリュ状羽根を有する濾過システム」である点で一致し，本件特許発明が「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とするスクレーパ濾過システム」であるのに対し，乙８発明にはこの点に関する記載がない点で相違する。(イ)この点に関し，原告は，本件特許発明はフィルタエレメントのみに濾過孔を設けるものであるのに対し，乙８発明はケーシング２０のみならずシャフト３０にも多数の水切孔を設けている点でも相違すると主張するが，上記の点は乙８発明が前記イ(ア)でみた構成を有することを妨げるものではなく，単なる付加に係るものとみることができるから，実質的な相違点ということはできず，原告の主張は採用できない。
エ相違点の検討
(ア)そこで，上記相違点について検討すると，乙８文献には，「また，１７はケーシング２０上方で前後方向に配された洗浄管で適宜の圧力を付与した清浄水をケーシング２０外部に噴射させることでケーシング２０における水切孔２３の目詰まりを防止するものであ…る。」（３頁右上欄４～１０行）と記載されているから，乙８文献には，ケーシング２０の水切孔の目詰まり防止が技術的課題として示されており，かつ，上記課題の解決手段として，適宜の圧力を付与した清浄水を噴射させる方法が示されているものであって，上記技術的課題を解決するための他の手段を検討するについての動機付けが存在するものということができる。(イ)前記２(1)ア(オ)及びイのとおり，乙７発明は，汚泥の濾過式脱水圧搾機に関するものであり，上記濾過式脱水圧搾機の濾過孔の目詰まりを解消するため，スクリューコンベアブレードの外側端部の全体に沿って，濾過式脱水用媒体の内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード８７を設け，これにより上記内周面に付着する固形物を清掃するものであるから，乙７発明は，汚泥の脱水処理に関する技術である点で乙８発明と技術分野を共通にし，かつ，濾過式脱水装置の濾過孔の目詰まりの防止を解決課題とするものである点で乙８発明と解決課題を共通にするものであるということができる。


したがって，乙８発明につき，上記エ(ア)でみた動機付けに従って，汚泥の脱水処理における脱水装置の濾過孔の目詰まり防止という課題解決手段を検討するに当たり，技術分野及び課題において共通する乙７発明に記載された技術を適用し，上記課題解決手段として，乙７発明に示された，スクリューコンベアブレード７６の外側端部に設けられた濾過式脱水用媒体内周面７４と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード８７を適用して，乙８発明に記載された脱水処理装置を，シャフトの送り羽根先端に沿って，ケーシング２０と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード（「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構」）を有するものとし，ケーシング２０内周面に付着する固形物を清掃できる（「前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できる」）ことを特徴とするスクレーパシステムとすることは当業者にとって容易であるということができる。
オ小括
以上のとおり，本件特許発明は乙８発明から容易に想到することができたものであるから特許法２９条２項に違反し，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。
３争点(3)（本件訂正による訂正の再抗弁の成否）について(1)争点(3)ア（本件訂正は訂正要件を満たすか。）について
ア本件訂正事項１について
前記前提事実(2)エ(ア)のとおり，本件訂正事項１は，「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行うスクレーパ濾過システムであって」を「濾カスに圧力を加えて濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって」と訂正するものであり，「スクレーパ濾過システム」を，「豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離する」ものに特定するものであるから，特許法１３４条の２第１項１号所定の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たるということができる。
また，本件明細書には，「所望の被濾過液体，例えば豆乳原液などの固液混合液体を…供給して…回転させれば，豆乳原液は…移送され，円筒状フィルタエレメント１のスリット孔５を通過できる液体分のみが濾過液の豆乳として取り出され，…得られる。この種の豆乳原液は，粘着性，附着性の高い固形分を含有している…」（５欄８行～１６行），「豆乳原液より豆乳とオカラとの分離を能率よく行うことができる」（６欄２３行～２４行）と記載されているから，本件明細書には，豆乳原液を被濾過液体とし，本件発明のスクレーパ濾過システムによって，豆乳原液を液体分（豆乳）と固形分に分離することが示されているものということができ，本件訂正事項１は，本件明細書に記載された事項の範囲内においてされたものであり，特許法１３４条の２第５項で引用される同法１２６条３項の要件を満たすものということができる。したがって，本件訂正事項１は訂正要件を満たすものである。
イ本件訂正事項２について
(ア)前記前提事実(2)エ(イ)のとおり，本件訂正事項２は，「筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの」を「筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前記フィルタエレメントの」と訂正するものであり，「スクレーパ濾過システム」を，フィルタエレメントの排出口に「固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し」たものに特定する訂正であるから，訂正事項２は，特許法１３４条の２第１項１号所定の特許請求の範囲を減縮するものに当たるということができる。
(イ)また，訂正前の発明の具体的目的の逸脱の有無・新規事項の追加の有無についてみると，本件明細書には，「所望の大きさのスリット孔５を有する円筒状フィルタエレメント１を選択的に固着した円筒管体を示し，一側には被処理液体の導入口７を，他側には濾カスの排出口８を有する固形分取出機構９をそれぞれ設けてある。」（３欄４６行～５０行），「前記固形分取出機構９は，口径を狭少と搾り込んだ排出口８に対し，コイルバネ１６で圧接される押圧弁１７を当接させると共に，前記コイルバネ１６に対しては，そのバネ圧を可変調節できる螺杵１８を附設して取り出される固形分の搾汁効果を可変調節できるようになっている。」（４欄１８行～２３行）と記載されており，コイルバネ圧を可変調節できるものとすることによって，押圧弁による押圧を変更し，調節することが可能となり，これにより，固形分の搾汁効果が可変調節されることが示されているということができ，訂正事項２は，新規事項を追加するものには当たらない。また，本件発明は，「フィルタエレメントの目詰りがなく，かつ，絞り効果が大きく濾過効率の高いスクレーパ濾過システムを提供することを目的とする」（３欄７行～１０行）ものであるところ，本件訂正事項２によっても，上記目的が変更されるものとは認められず，本件訂正事項２は訂正前の発明の具体的目的の範囲を逸脱するものにも当たらない。(ウ)したがって，本件訂正事項２は，特許法１３４条の２第５項で準用する１２６条３項及び４項の要件を満たすものである。
ウ訂正事項３ないし５
訂正事項３ないし５における訂正の内容は前記前提事実(2)エ(ウ)ないし(オ)のとおりであるところ，これらは，本件訂正事項１及び２に伴い，本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載を，上記各訂正事項に沿う内容のものに訂正したものであるから，いずれも，特許法１３４条の２第５項所定の明りょうでない記載の釈明を目的とするものに当たり，かつ，本件訂正事項１及び２と同様に，新規事項の追加又は特許請求の範囲の拡張，変更に当たるものではないから，特許法１３４条の２第５項で準用する１２６条３項及び４項の要件を満たすものである。
エ小括
以上のとおりであり，本件各訂正事項はいずれも訂正要件を満たし，適法である。
(2)争点(3)イ（被告製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか。）につ
いて
ア本件訂正発明の内容
(ア)本件訂正発明の構成要件を分説すると以下のとおりとするのが相当である（以下「構成要件訂正Ａ」などという。）。
Ａ濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過シ
ステムであって
Ｂ筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントのＣ排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，
前記フィルタエレメントの
Ｄ周面に沿って回転するスクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を


開けずに設けたスクレーパ機構を設けて
Ｅ前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除
去できるようにしてなることを特徴とする
Ｆスクレーパ濾過システム。
(イ)本件訂正後の上記各構成要件のうち，構成要件訂正Ｂ，ＤないしＦ（なお，構成要件訂正ＤないしＦは，本件訂正前の構成要件ＣないしＥに各相当する。）については，本件訂正による変更はなく，被告製品が上記各構成要件を充足することは争点(1)に関する当裁判所の判断でみたとおりであるから，以下，構成要件訂正Ａ及びＣについて，被告製品の充足性を検討する。
イ「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システム
であって（構成要件訂正Ａ）について
(ア)「豆乳原液などの被濾過液体」の意義
「被濾過液体」とは「濾過を受ける液体」を意味するものと解され，「豆乳原液」は，被濾過液体の例示として挙げられているものと解されるところ，前記訂正事項５のとおり，本件訂正により，本件明細書の「各種食品用として，またその他の機械的切削油の固液分離など広く利用できる。」との記載から「，またその他の機械的切削油の」が削除されたことにより，本件明細書には，本件訂正発明の用途に関し「各種食品用として固液分離など広く利用できる。」と記載されているのみとなったことを考慮すれば，本件訂正発明における「被濾過液体」は食品原料を指すものと解され，豆乳原液は，上記のとおり食品原料に限定される被濾過液体の例示として挙げられたものと解するのが相当である。
なお，この点に関し，被告は，本件訂正発明の「被濾過液体」は高粘度の流体を指すものと解するべきであると主張するが，本件明細書中には，〔産業上の利用分野〕について「特に粘度の高い流体の濾過に好適なスクレーパ濾過システムに関する。」と記載されているのみであって，本件訂正によっても，本件訂正発明がその濾過対象を高粘度の流体に限定したものとは解されないから，被告の主張を採用することはできない。
(イ)被告製品の充足性
証拠（甲７，乙１）によれば，被告製品は豆乳原液，果実，野菜等の搾り濾過，茶・コーヒーの抽出濾過，おからペーストの水分調整・脱水濾過等のために使用されるものであるから，食品原料である被濾過液体から液体分と固形分を分離するものに当たり，「豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離する」ものに相当する。構成要件訂正Ａのその他の要件は訂正前と同一であるから，被告製品は，構成要件訂正Ａを充足する。
ウ「排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前
記フィルタエレメントの」（構成要件訂正Ｃ）
(ア)「固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁」別紙被告製品図面のとおり，被告製品は，閉止用蓋１３を有するものであり，上記閉止用蓋１３は，左右各１本のバネ１２によって付勢されており，上記バネの下部にはツマミ１１があることが認められるところ，証拠（乙１）によれば，上記バネの押し付け力はツマミ（乙１では「締付ナット」と記載されている。）の回転によって調節することが可能であり，「オカラの搾りが悪い」原因として「圧縮バネがゆるんでいる」，「内圧が上がっている」ことへの対策として「圧縮バネを緩める」と記載されていることが認められるから，上記閉止用蓋１３は，ツマミ１１を回転させてバネ１２の押し付け力を調整することにより，食品原料の搾汁効果を可変調節するものであると認められる。
この点に関し，被告は，被告製品の閉止用蓋１３は食品原料の排出量を調整するためのものにすぎず，食品原料の搾汁効果を可変調節する機能を有しないと主張するが，被告製品の上記構造及び被告製品説明書（乙１）の記載と整合せず，これを採用することはできない。(イ)別紙被告製品図面のとおり，被告製品は，閉止用蓋１３が押し下げられることにより生じた隙間から，脱水後の食品原料が外部へ排出されるものであるから，閉止用蓋１３は「排出口」に「配設し」たものに当たる。
したがって，被告製品は，構成要件訂正Ｃを充足する。
エ小括
したがって，被告製品は，構成要件訂正ＡないしＦをいずれも充足し，本件訂正発明の技術的範囲に属する。
(3)争点(3)ウ（本件訂正により争点(2)の無効理由を解消することができるか）について
ア乙７文献に基づく無効理由について
(ア)本件訂正発明の内容は前記第４の３(2)アのとおりであり，乙７文献の記載及び乙７発明の内容は前記第４の２(1)ア及びイのとおりである。
(イ)本件訂正発明と乙７発明の対比
そこで，本件訂正発明と乙７発明とを対比すると，両発明は，①本件訂正発明におけるスクレーパ濾過システムが豆乳原液などの食品原料を被濾過液体とするものであるのに対し，乙７発明における濾過式・脱水圧搾機が汚泥を被処理物とするものである点，②本件訂正発明がフィルタエレメントの排出口に固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設するものであるのに対し，乙７発明にこのような押圧弁について記載がない点において相違し，争点(2)アに関する当裁判所の判断でみたとおり，その余の点について一致する。上記相違点は実質的相違点であって，本件訂正発明を乙７発明と同一の発明ということはできない。
(ウ)相違点の検討
本件訂正発明は，食品原料の濾過システムをその内容とするものであるところ，乙７発明は，汚泥処理を目的とするものであり，両発明は，その技術分野を異にするものであるということができる。そうすると，当業者が，乙７発明を食品原料の濾過システムに適用し，本件訂正発明に想到することが容易であったとはいうことはできない。
(エ)小括


したがって，乙７文献に基づく無効理由（前記第４の２(1)でみたもの）は，本件訂正によって解消することができるものである。イ乙８文献に基づく無効理由（進歩性欠如）について(ア)本件訂正発明の内容は前記第４の３(2)アのとおりであるところ，証拠（乙８）によれば，乙８文献には，前記第４の２(3)アでみた点に加え，〔発明の実施例〕に次の記載があることが認められる。「図中２４は搾り機構であり，図示のように，シャフト３０前端に外嵌固定したドーナツ状固定部２５とケーシング２０前端開口である前記排出口２２を略閉塞するドーナツ円錐状押圧盤２７との間に押圧スプリング２６を介在して成り，押圧スプリング２６の排出口２２がわへの押圧力を変更することで圧縮されて半ば固形化される被処理物に対しての貯留室１６がわへの排出を規制し，被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする。」（３頁左上欄１４行～右上欄３行目）
そうすると，乙８発明には，「汚泥その他の被処理物に圧力を加えて前方に押し出しながら脱水処理を行う脱水処理装置であって，筒状の多数の水切孔を有するケーシング２０の排出口に被処理物の脱水率の調整を可能とするドーナツ円錐状押圧盤２７を有し，ケーシング２０の内部で回転するシャフト３０の送り羽根３１の外縁が，上記ケーシング２０の内面といずれの部位でも密接状のものとされる脱水処理機」が開示されているということができる。
(イ)本件訂正発明と乙８発明の対比
本件訂正発明と乙８発明とを対比すると，乙８発明の「ドーナツ円錐状押圧盤２７」は本件訂正発明の「押圧弁」に相当し，「被処理物の脱水率の調整を可能とする」は「固形分の搾汁効果を可変調節できる」と一致するから，本件訂正発明と乙８発明は，「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う濾過システムであって，筒状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口付近には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前記フィルタエレメントの周面に沿って回転するスクリュ状羽根を有する濾過システム」である点で一致し，①本件訂正発明が前記イ(ア)のとおり豆乳原料などの食品原料を被濾過液体とするものであるのに対し，乙８発明が公害処理施設…その他での汚泥，醸造施設においてのモロミ，食品製造施設においての水産物その他の加工食品，製紙製造施設においてのボード類等の含水繊維物その他の産業廃棄物を被処理物とするものである（前記第４の２(3)イ(ア)）点，②本件訂正発明が「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とするスクレーパ濾過システム」であるのに対し，乙８発明にはこの点に関する記載がない点で相違する。
(ウ)相違点の検討
そこで，まず，相違点①について検討すると，乙８発明で挙げられた被処理物のうち，「醸造施設においてのモロミ」及び「食品製造施設においての水産物その他の加工食品」が食品原料に当たることは明らかであり，乙８発明の技術分野は本件訂正発明における食品原料の濾過システムの技術分野を含むものであるから，相違点①は実質的な相違点とは認められない。
次に，相違点②について検討すると，乙８文献に，ケーシング２０の目詰まり防止が技術的課題として示されていることは，前記第４の２(3)エ(ア)でみたとおりであるところ，乙８発明が食品原料以外の汚泥，産業廃棄物等にも利用することができるものであることは前記のとおりであって，上記技術的課題は，被処理物の種類にかかわらず共通のものとして示されているものということができる。そうすると，乙８発明に接した食品原料の濾過システムの技術分野の当業者は，汚泥，産業廃棄物等の処理技術が食品原料の濾過システムの分野における技術分野に適用できることを容易に認識することができる。また，乙８発明には，上記目詰まり防止という課題の解決手段として，適宜の圧力を付与した清浄水を噴射させる方法が示されているものであることは前記第４の２(3)エ(ア)のとおりであって，乙８発明には，上記技術的課題を解決するための他の手段を検討するについての動機付けが存在するものということができる。
そして，乙７発明は，汚泥の濾過式脱水圧搾機に関するものであり，上記濾過式脱水圧搾機の濾過孔の目詰まりを解消するため，スクリューコンベアブレードの外側端部の全体に沿って，濾過式脱水用媒体の内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレードを設け，これにより上記内周面に付着する固形物を清掃するものであることは前記第４の２(1)ア(オ)のとおりであり，乙７発明は，脱水処理機における濾過孔の目詰まり防止を技術的課題とするものであるということができる。
そうすると，食品原料の濾過システムの技術分野における当業者は，目詰まり防止に関する技術が食品原料を被処理物とする場合に限定されず，汚泥処理技術にも共通することを容易に認識できるものである以上，乙８発明に接することよって，前記技術的課題（脱水処理装置における濾過孔の目詰まり防止）を動機付けられ，さらに，乙８発明と乙７発明は，技術的課題を共通にするものと認識した上で，解決課題において共通する乙７発明に記載された技術を適用し，上記課題解決手段として，乙７発明に示されたコイルばね式清掃用ブレードを適用して，乙８発明に記載された脱水処理装置を，シャフトの送り羽根先端に沿って，ケーシング２０内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード（「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構」）を有するものとし，ケーシング２０内周面に付着する固形物を清掃できる（「前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できる」）ことを特徴とするスクレーパ濾過システムとすることは容易であるということができる。
(エ)小括
したがって，本件訂正発明は，乙８発明によって無効とされるべきものであり，乙８文献に基づく無効理由（前記第４の２(3)でみたもの）は，本件訂正によっても解消されない。
４まとめ
以上のとおりであり，その余の点について検討するまでもなく，原告の請求は理由がないことに帰着する。
第５    結論
したがって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官      大須    賀              滋裁判官      菊      池      絵      理裁判官      森      川      さつ    き
（別紙）
被告製品目録
下記型番の縦型固液分離精製搾り機。
ＳＲＥ１４１－ＬＰＨ


主文
被告人Ａを懲役１４年に，被告人Ｂを懲役１２年に処する。未決勾留日数中，被告人Ａに対しては４００日を，被告人Ｂに対しては３４０日を，それぞれその刑に算入する。
被告人両名から，被告人両名が株式会社Ｃ銀行に対して有するＤ合同会社名義の普通預金債権（本店営業部・口座番号α）のうち２００万円に相当する部分（当該金２００万円は犯罪被害財産）及びＥ銀行株式会社に対して有する株式会社Ｆ名義の普通預金債権（Ｇ支店・口座番号β）のうち８６６万０７４６円に相当する部分（当該金８６６万０７４６円は犯罪被害財産）をいずれも没収する。
被告人両名から連帯して金１４億７７３５万９２１２円（当該金１４億７７３５万９２１２円は犯罪被害財産の価額）を追徴する。
理由
（罪となるべき事実）
第１被告人Ａは，愛知県春日井市に居住し，被告人Ｂに管理させていた銀行口座に不特定多数の者から投資金として振り込まれた金員を自己の用途に費消して多額の利益（雑所得）を得ていたものであるが，被告人両名は，被告人Ａの所得税を免れようと企て，共謀の上，被告人Ｂが，前記銀行口座に振り込まれた金員を複数の借名口座に振込送金した上，被告人Ａにおいて，前妻等の生活費を援助するため前記借名口座から被告人Ａの前妻等名義の銀行口座に振込入金し，被告人Ｂにおいて，被告人Ａが購入した船舶の代金を前記借名口座から支
払うなどして所得を隠匿した上
１平成２３年分の被告人Ａの実際総所得金額が１７７５万７０４５円であったにもかかわらず，所得税の納期限である平成２４年３月１５日までに，同県小牧市中央１丁目４２４番地所在の所轄小牧税務署長に対し，所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ，もって不正の行為により，平成２３年分の所得税額４１４万７９００円を免れた。
２平成２４年分の被告人Ａの実際総所得金額が５７６７万９９５５円であったにもかかわらず，所得税の納期限である平成２５年３月１５日までに，前記小牧税務署長に対し，所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ，もって不正の行為により，平成２４年分の所得税額２００７万７２００円を免れた。３平成２５年分の被告人Ａの実際総所得金額が１億２６５３万３７７１円であったにもかかわらず，所得税及び復興特別所得税の納期限である平成２６年３月１７日までに，前記小牧税務署長に対し，所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を途過させ，もって不正の行為により，平成２５年分の所得税額及び復興特別所得税額４８６２万０８００円のうち，所得税額４７６２万０７６４円を免れた。（平成２７年９月１８日付け起訴状記載の公訴事実）
第２被告人Ａは，株式会社Ｈ等の名称で投資スクール会員を募集するネットワークビジネスグループの主宰者として，会員のみが外国為替証拠金取引（以下「ＦＸ取引」という。）によって過去に継続して月利３パーセント程度の運用利益を上げている運用会社での投資ができるなどと称して不特定多数の者を会員として募集し，その会員になった者から投資金名下に多額の金員を受け入れていたもの，被告人Ｂは，前記投資スクールの会員になった者から投資金を受け入れるシステムを考案し，投資金を管理するなどの業務に従事していたものであるが，被告人両名は，ＦＸ取引への投資金名目で金員をだまし取ろうと考え，共謀の上，真実は，Ｉファンドと称する投資ファンドがＦＸ取引によって過去に継続して月利３パーセント程度の運用利益を上げる運用実績を有していた事実はなく，かつ，被告人らが指定する銀行口座に投資家から振り込まれた金員につき，送金代行手数料及び振込手数料を除いた全額をＩの海外口座に送金し，Ｉファンドの運用に充てるつもりもなく，または，前記手数料を除いた全額を被告人Ｂが海外に設立したＪと称する銀行の投資家名義の普通預金口座に送金するつもりも，同口座から投資家が指定した金額を支出しＩファンドを購入して運用に充てるつもりもないのに，これらがあるように装い，別紙一覧表１ないし８記載のとおり，平成２２年６月頃から平成２７年７月中旬頃までの間，複数回にわたり，愛知県一宮市ａｂ丁目ｃ番ｄ号ｅｆ号Ｋ等において，Ｌほか１６１名に対し，前記投資スクールの会員Ｍらの説明を介して，前記投資スクールの会員になれば前記のような運用実績を有するＩファンドを購入でき，被告人らが指定する銀行口座に会員らから振り込まれた金員は前記手数料を除いた全額がＩの海外口座に送金されてＩファンドの運用に充てられる旨，または，Ｊの各会員名義の普通預金口座に送金された上，同口座から会員らが指定した金額が支出されてＩファンドが購入され運用に充てられる旨うそを言うなどし，前記Ｌらをその旨誤信させ，よって，平成２２年７月２０日から平成２７年８月２８日までの間，愛知県刈谷市ｇｈ丁目ｉ番地Ｎ信用金庫Ｏ支店等において，前記投資スクールの会員になった同人らに，被告人らが管理する株式会社Ｆ名義の銀行預金口座等に合計１９億３７７３万２５３９円を振り込み入金させ，もって人を欺いて財物を交付させた。
（事実認定に対する補足説明）
１被告人Ａの詐欺の故意及び被告人Ｂとの詐欺の共謀について⑴被告人Ａの弁護人は，判示第２について，被告人Ａには，ＦＸ取引への投資金名目で投資スクール会員から金員をだまし取る意思がなかったから，詐欺の故意がなく，投資金の管理を任せていた被告人Ｂがその運用や管理を適切に行わなかっただけであるなどとして，無罪を主張する。そこで，この点について以下検討する。


⑵関係各証拠によれば，次の事実関係が認められる。ア被告人Ａは，平成２１年頃，主宰するネットワークビジネスの商材として投資スクールを採用した上，当該投資スクールの会員のみが，トレーダーの２４時間監視下で自動取引ソフトウェアによるＦＸ取引を行い，複利で月利３パーセント程度の運用益が生じる実績があるファンドに投資できるというスキームを作り，同ネットワークビジネスグループにおいて会員勧誘のリーダーとして活動していたＰやＱら（以下「Ｐら」という。）にその旨説明し，Ｐらが下位の既会員や新規の入会希望者等に対し同様の説明をすることにより，投資スクールの会員を増加させるとともに，当該ファンドへの投資を増加させた。被告人Ｂは，同ネットワークビジネスグループには直接関わらないものの，被告人Ａの指示により，当該ファンドを運用する証券会社との交渉，会員による投資金の出金等の業務を担うなどした。当該ファンドに投資した会員は，会員専用ホームページ上で自己が投資した資金の運用実績を確認することができ，同ホームページ上では複利で月利３パーセント程度の運用益が生じていたが，平成２２年初め頃，当該ファンドからの出金が不可能になり，会員による投資金のうち数億円を回収することができなかった。イ被告人Ａは，上記ネットワークビジネスを破綻させないため，会員に上記損失等について説明せず，同年４月又は５月頃，Ｐらに対する説明会を開いた上，被告人Ｂに，同被告人が設立した投資金運用会社が運用するＩファンドは，上記ファンドと同様に，自動売買ソフトウェアと人の組み合わせでＦＸ取引を行って複利で月利３パーセント程度の運用益が生じること，投資スクールの会員のみが，送金代行会社に投資金を入金することで，送金代行手数料及び振込手数料を除いた全額をＩファンドに投資することができることなどを説明させ，既会員や新規の入会希望者等に対しても同様の説明をするように指示した。被告人Ｂは，Ｉファンドに投資した会員が会員専用ホームページ上で自己の投資金の運用状況等を確認できるシステムを作り，会員からの送金額や運用額，入出金額の指示に沿った内容のデータを入力した上，複利で月利３パーセント程度の運用益が生じていることを示す運用実績を入力するとともに，会員から出金要請があった場合はその運用実績に沿う出金に応じることとしていた。Ｐらは，既会員や新規の入会希望者等に対し，同ホームページを見せるなどしながら，被告人Ｂから受けた上記説明と同様の説明を行い，投資スクールへの入会及びＩファンドへの投資を勧誘した。平成２３年９月頃，Ｉファンドに投資する方法が，送金代行会社を経由して被告人Ｂが設立した海外の銀行の会員名義口座に送金された投資金から会員自身がＩファンドを購入するという方法に変更された際も，被告人Ａは，Ｐらに対する説明会を開いた上，被告人Ｂにその旨説明させ，Ｐらが既会員や新規の入会希望者等に対し同様の説明を行うことで，同様に投資スクールへの入会及びＩファンドへの投資の勧誘が続けられた。その前後において，被告人Ａは，被告人Ｂに新たな会社を設立させるなどして投資スクールやその運営会社を変更するなどしたが，上記の投資スキームや勧誘内容に大きな変更はなかった。
ウ判示第２の各別紙一覧表記載の被害者らは，Ｐら及びその下位の会員から，上記ホームページを見せられたり，出金の実績を聞かされたりして説明を受けた結果，被告人Ａの主宰する投資スクールの会員になり，指定された送金代行会社の口座等に投資金を入金するなどすれば，手数料を除くその全額が，複利で月利３パーセント程度の運用益が生じるＩファンドの運用に充てられることなどを信じて，同口座等に現金を振り込んだ。
しかしながら，実際には，ＩファンドにはＦＸ取引によって複利で月利３パーセント程度の運用益が生じる実績がなかったばかりか，ＩファンドにおいてＦＸ取引を行っている事実すらなく，会員から振り込まれた投資金から手数料を除いた全額がＩファンドの運用に充てられるため送金されることなどもなく，これらの投資金は，送金代行会社の口座等を管理していた被告人Ｂにより，会員からの出金要請に応じるため，あるいは，借名口座経由での被告人両名の個人的使途に用いられるため，費消されるなどした。⑶上記のとおり，被告人Ａは，ＩファンドがＦＸ取引を行っておらず，それによって複利で月利３パーセント程度の運用益を上げる実績を有していたことがないことや，会員の投資金のうち手数料を除いた全額がＩファンドの運用に充てられることがないことなどを知りながら，ネットワークビジネスグループを利用して会員にこれらがあるかのような説明をしていた。会員が投資をするか否かを決める上で投資先の運用実績や現に投資金が当該投資先で運用されているのかは極めて重要な事実であり，これらの点について虚偽の事実を告げることが欺罔行為にあたることは明らかであって，これらの事実をいずれも認識していた被告人Ａにおいて，本件詐欺の故意が認められることもまた明らかである。被告人Ａは，会員の投資金について，被告人Ｂから運用方法等を具体的に聞いておらず，被告人Ａ自身が平成２５年頃まで行っていたＦＸ取引，被告人Ｂが行っていたラオスでの貸金事業及び被告人Ａが行っていたインドネシアでの不動産投資事業等で運用され，これらによって損失を取り返せると思っていた旨供述しているところ，いずれの事業等も会員に投資金全額を返済できるだけの具体的な実現可能性があったものとは認められないから，被告人Ａの上記供述は信用できないが，上記のとおり，被告人Ａは，虚偽の事実を告げて投資金を振り込ませている認識があったのであるから，それのみでも詐欺の故意に欠けるところはなく，別の方法で返済しようと思っていたことがこれに影響を与えるものでもない。
なお，被告人Ａは，従前の投資先であったファンドの実質的破綻により，それと同様の条件で会員の投資を勧誘するため，被告人ＢにＩファンドを用いた虚偽の投資スキームを構築させて，Ｐらに対する説明も被告人Ｂにさせるなどしたのであるから，遅くともＩが設立された平成２２年３月頃からＰらに対する説明会が行われた同年４月又は５月頃までの間に，被告人両名の本件詐欺の共謀が成立したと認められる。
２被告人Ａの所得税法違反の故意について
被告人Ａの弁護人は，被告人Ａが，自己に対する報酬について積極的に仮想隠蔽を行う意図はなかった旨主張しており，これは，真実の所得を隠蔽し，それが課税対象となることを回避するために，偽りその他不正の行為（以下「不正行為」という。）を行っていたという認識がなかったとの主張であると解されるので，以下検討する。


関係各証拠によれば，被告人Ｂは，会員から送金代行会社の口座等に振り込まれた投資金を複数の借名口座等に送金した上，被告人Ａの指示を受けて，これらの借名口座から，被告人Ａの前妻の生活費を援助するため同人名義の口座等に送金し，また，被告人Ａが購入した船舶の代金を支払うなどしていたことが認められる。どの口座から送金させるかについてまで，被告人Ａが被告人Ｂに指示していたとは認められないものの，被告人Ａ名義の口座を被告人Ｂに管理させていた事実がないことに加え，被告人Ｂが管理していた借名口座の名義人は被告人Ａと関係の深い者ばかりであり，その存在を被告人Ａが知らないとは考えられないこと，被告人Ａ自身も自身が管理する借名口座に被告人Ｂから送金を受けたことがあることなどからすると，被告人Ａは，被告人Ｂに指示して送金させる際に，借名口座が用いられることがあると当然認識していたはずである。確かに，これらの複数の借名口座を用いる理由については，金融機関により口座が凍結される危険を分散する目的なども考えられ，被告人Ａの納税義務を免れることが主目的であったと認めるに足りる証拠はないものの，結果として被告人Ａの所得の隠蔽を可能とするものであり，被告人Ａは，そのような事実関係を認識していたと推認される。
そうすると，被告人Ａについて，不正行為を行う認識があったと認められる。
（法令の適用）
罰条（被告人両名について）
判示第１の各行為        刑法６０条，平成２６年法律第１０号附則１６４条
及び平成２８年法律第１５号附則１６８条により平
成２６年法律第１０号及び平成２８年法律第１５号
による改正前の所得税法２３８条１項
判示第２の各行為         各別紙一覧表の被害者ごとに刑法６０条，２４６条
１項（詐取日が複数のときは包括して）
刑種の選択
判示第１の各罪       いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理                刑法４５条前段，４７条本文，１０条（犯情の最も重い判示第２の別紙一覧表５－２３の罪の刑に法定
の加重）
未決勾留日数の算入      刑法２１条
没収                        組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律１３条１項１号，３項１号，１４条
追徴                        組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律１６条２項，１項，１３条３項１号，１項１号
（判示第２に係る犯罪収益（犯罪被害財産）は，前
記没収に係る部分を除き，混和するなどして没収す
ることができないから，犯罪収益の価額のうち，①
前記没収に係る価額（１０６６万０７４６円），②
各被害者への出金額及び被害回復分配金（合計３億
７３５７万６４５２円），③被告人Ｂ弁護人が現に
確保し，今後，追徴を経由せずに被害回復に当てら
れることが見込まれる被害弁償原資（合計７６１３
万６１２９円）を控除した価額を追徴する。）
訴訟費用の不負担       刑事訴訟法１８１条１項ただし書
（量刑の理由）
１本件は，投資スクールを商材とし，実在しない優良な運用実績のあるファンドへの投資を勧誘するというネットワークビジネスを主宰していた被告人Ａと，そのための投資スキームを構築し，投資金の管理等を行っていた被告人Ｂが，共謀の上，５年以上の間にわたって，多数人から投資金名目で多額の金員を詐取した詐欺（判示第２）と，その投資金の管理をしていた被告人Ｂが，複数の借名口座を用いて送金するなどして被告人Ａの所得を秘匿し，同被告人の３年分の所得税を免れた所得税法違反（判示第１）の事案である。
２まず，量刑の中心となる判示第２の詐欺についてみると，約５年間にわたって同種行為を繰り返した結果，被害者は１６２名，被害総額は約１９億３７７３万円（被害者１人当たりの被害金額は１３万円から１億０８００万円）に上っている。途中で出金を受けた被害者も少なくなく，被害回復分配金も含めると既に合計約３億７３５８万円が返金されているとはいえ，被害結果はこの種事案の中でも甚大である。
また，その犯行態様は，投資スクール運営会社や送金代行会社等を適宜設立するなどして投資スキームを構築した上，会員個々人の既存の人的関係等に基づき会員が増加し続けるネットワークビジネスの特性を利用し，被告人らを信じ投資スキームが真実のものであると信じる既会員を通じ，既会員自身利益を上げていること等の虚偽の事実を新規の入会希望者等に示させて，優良な運用実績を有するファンドであると誤信させるというものである。その過程で，会員ごとの架空の運用実績をホームページ上に掲載したり，会員からの依頼どおりの出金に応じたりし，それにより現実に投資金がＦＸ取引に運用され順調に高い運用益を上げているとの誤信をさらに強め，投資額を増大させていったのであるが，ＦＸ投資等に関する専門的知識のない被害者らにおいてこれが詐欺であるとの疑念を抱くことは容易ではなかった。そうすると，職業的かつ常習的に行われた被告人両名による詐欺は，その組織性，計画性，勧誘方法の巧妙さのいずれの点でも高度なものであって，同種事案の中でもその悪質さは際立っているといわざるを得ない。そして，被告人両名には，被告人両名の個人的利益を得る目的のほか，ネットワークビジネスを継続させるために会員からの出金依頼に応じる必要もあったと考えられるが，返済できる見込みもないまま同種犯行を繰り返していたのであり，犯行の動機・経緯に酌量の余地はない。


平成２９年１０月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（ワ）第３５１８２号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月２０日
判          決
原        告          Ａⅰ
同訴訟代理人弁護士          川    口        誠同                  田    中    大    介同                  田    中    雅    大同訴訟代理人弁理士           野    口    勝    彦被        告          株式会社サイバーエージェント同訴訟代理人弁護士           奥    田    洋    一同                  飯    塚    卓    也同                  池    村        聡同                   佐々    木        奏同訴訟代理人弁理士          原    島    典    孝同                   板    垣    忠    文
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，１０万円及びこれに対する平成２８年１１月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第４５４７０７７号の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。）を有する原告が，別紙被告システム目録記載１及び同２の各システム（以下，これらをまとめて「被告システム」という。）を作成，使用し，インターネット上で「アメーバピグ」の名称により利用者に提供している被告に対し，被告システムは，本件特許の願書に添付した明細書（設定登録時のもの。以下，図面と併せて「本件明細書」という。なお，本件特許は平成１５年６月３０日以前にされた出願に係るので，その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１５年政令第２１４号〕。）の特許請求の範囲（以下「本件特許請求の範囲」という。）の請求項１記載の発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属するから，被告は，被告システムの作成，使用（平成２１年８月１８日から訴訟提起日である平成２８年１０月１８日までを対象期間とするものと解される。）により，実施料相当額４０億円を法律上の原因なく利得し，原告は，被告の上記行為により，これと同額の損失を受けたと主張して，民法７０３条に基づく不当利得の返還として，上記４０億円の一部である１０万円及びこれに対する平成２８年１１月１５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠等により容易に認められる事実）
⑴本件特許権
原告は，以下の事項により特定される本件特許権の特許権者である（甲１，３）。発明の   名称     携帯端末サービスシステム
出願日    平成１２年９月１４日
出願番号    特願２０００－２７９３３５
登録日    平成２２年７月９日
特許番号     特許第４５４７０７７号
特許請求の範囲    別紙特許公報（写し）の【特許請求の範囲】欄のとおり
⑵本件発明の構成要件の分説
本件発明は，次のとおり，構成要件ＡないしＨに分説することができる（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）。Ａ表示部と，電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から，前記電話回線網に接続されたデータベースにアクセスすることによって，Ｂ前記データベースに用意された複数のキャラクターから，表示部に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し，その決定したキャラクターを前記表示部にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって，Ｃその決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段
を備え，
Ｄ前記キャラクターが，複数のパーツを組み合わせて形成するように構成して
あり，
Ｅ気に入ったキャラクターを決定するにあたって，前記データベースにアクセスすることによって，複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより，少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったキャラクターを創作決定する創作
決定手段を備え，
Ｆ前記創作決定手段に，前記表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせ
てなる基本キャラクターとを表示させ，
Ｇ前記基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入することにより，前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し，前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備えるＨ携帯端末サービスシステム。
⑶被告の行為
ア被告は，コンピューターソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社であり，平成２１年８月１８日頃から，被告システムを作成，使用し，「アメーバピグ」の名称によりインターネット上で利用者にサービス提供している。イ被告システムは，携帯端末からアクセス可能なインターネット上のサービスを提供するシステムであり，ユーザーが自分に見立てたピグ（キャラクター）を作り，これを広場などの仮想空間に表示し，他のユーザーとチャットをするなどの機能を有する。また，「ショップ」でピグの服やかばん等のアイテムを購入する際には，仮想通貨である「コイン」（平成２６年５月までの名称は「アメゴールド」。以下，名称変更の前後を通じて「コイン」という。）を購入し，それを用いる必要がある。（以上につき，甲５，弁論の全趣旨）
３争点
⑴被告システムは，文言上，本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）ア被告システムの構成はいかなるものか（争点１－１）イ被告システムは本件発明の構成要件を充足するか（争点１－２）⑵被告システムは，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか
（争点２）
⑶本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め
られるか（争点３）
⑷不当利得の額（争点４）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（被告システムは，文言上，本件発明の技術的範囲に属するか）につ
いて
⑴被告システムの構成はいかなるものか（争点１－１）について
【原告の主張】
被告システムの構成を，本件発明の構成要件と対比するために分説すると，次のとおり   となる   （以下   ，分説   に係る   各構成   を符号   に対応   して「   構成ａ」な   どという。）。
ａ液晶表示部と，インターネット等の電話回線網への通信手段とを備える携帯電話やスマートフォン等の携帯端末から，インターネットに接続された被告システ
ム中のデータベースにアクセスすることによって，


ｂデータベースに用意された複数のキャラクター（ピグ）から，液晶表示部に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し，その決定したキャラクターを液晶表示部にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって，ｃ所定金額の日本円により予め購入した所定量のコインを，決定したキャラクターに応じた情報提供料として支払い，当該所定金額の日本円を携帯端末の通信料
に加算する課金手段を備え，
ｄキャラクターが，複数のパーツ（ピグ自体，顔を構成する目や鼻等，装飾品としての服，めがね，かばん等を含む。）を組み合わせて形成するように構成して
あり，
ｅ気に入ったキャラクター（ピグ，顔を構成する目，鼻，装飾品等としての服，めがね，かばん等を含む。）を決定するに当たって，データベースにアクセスすることによって，複数のパーツ（目，鼻，服，めがね，かばん等を含む。）毎に準備された複数のパターン（形状，大きさ，柄，色等を含む。）から一つのパターンを選択することにより，少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツ（例えば，オレンジ色の服）に決定し，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったキャラクター（例えば，オレンジ色の服を着た特定の顔のピグ）を創作決定する創作決定手段（システム中に備えられる創作決定手段として機能する部分）を備え，ｆ創作決定手段に，液晶表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクター（例えば，創作決定手段により決定されたオレンジ色の服を着た特定の顔のピグ）とを表示させ，
ｇ基本キャラクター（例えば，創作決定手段により決定された特定の顔を備え，オレンジ色の服，特定の靴及びめがね等を装着したピグ）が，仮想モール中に設けられた店（例えば，サンリオショップ）にてパーツ（例えば，かばん）を購入することにより，パーツ毎（例えば，かばん毎）に準備された複数のパターン（ハローキティのポシェットやバッグ等）から一つのパターン（例えば，ハローキティのポシェット）を決定し，基本キャラクターを気に入ったキャラクター（ハローキティのポシェットを持った特定の顔及び髪型のピグ）に着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部（システム中に備えられる着せ替え部として機能する部分）を備える
ｈ携帯端末サービスシステム
【被告の主張】
ア被告システムが構成ａ，同ｂ，同ｄ，同ｅ及び同ｈを備えていることは認め，その余は，以下の理由により，否認する。
イ構成ｃについて
被告システムは，「決定したキャラクターに応じた情報提供料」を支払うものではなく，これを「通信料に加算する課金手段」を備えたものではない。
ウ構成ｆについて
被告システムに「仮想モール」は表示されない。
エ構成ｇについて
被告システムに「仮想モール」は存在しないため，ピグが「仮想モール中に設けられた店」にてパーツを購入することはない。なお，「基本キャラクター」については意味が不明であり，認否をすることができない。
⑵被告システムは本件発明の構成要件を充足するか（争点１－２）について
【原告の主張】
ア原告の主張の要旨
被告システムの構成ａ，同ｂ，同ｃ，同ｄ，同ｅ，同ｆ，同ｇ及び同ｈは，本件発明の構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ，同Ｇ及び同Ｈにそれぞれ該当するから，被告システムは，本件発明の構成要件を全て充足し，文言上，その技術的範囲に属する。
被告は，構成要件Ｃ，同Ｆ及び同Ｇの充足性を争うが，以下のとおり，理由がない。
イ構成要件Ｃを充足すること
前記⑴の【原告の主張】のとおり，被告システムは構成ｃを備えており，予め購入した所定額のコイン（例えば，３００ｃや５００ｃ）を介在させているものの，アイテムを購入するために支払ったコインは，コインの購入代金（例えば，３２４円や５４０円）として携帯端末の通信料に加算されるから，結果的に，購入したアイテムに対応する情報提供料が携帯端末の通信料に加算されて携帯端末サービスを提供する事業者に支払われることに変わりはない。
したがって，被告システムは，「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」るものということができ，構成要件Ｃを充足する。
ウ構成要件Ｆ及び同Ｇを充足すること
(ｱ)一般に，「仮想モール（バーチャルモール，サイバーモール）」とは，楽天市場などインターネット上に存在する仮想店舗が集まった商店街のことを意味し（甲１８，１９），本件発明の「仮想モール」は，これを構成する店舗の間を自由に歩き回ることができる必要はなく，ユーザーが複数の仮想店舗にほぼ同時にアクセスできる仕組みになっていれば足りる。
また，本件発明の課題解決原理，技術的思想は，表示部に「基本パーツ」を組み合わせてなる「基本キャラクター」を表示させ，「基本キャラクター」が店でパーツを購入することによって，気に入ったキャラクターを創作決定するところにあり，「仮想モール」は店の表示形態の例示にすぎないから，本件発明の「仮想モール」は，表示部に「基本キャラクター」と同時に表示される必要はない。被告システムは，ユーザーが表示画面上で「ショップ」というカテゴリーを選択することによってアイテムを購入する仕組みを備えており，ユーザーが複数の仮想店舗にほぼ同時にアクセスできる仕組みになっているから，「仮想モール」は表示されており，「表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」る構成を有するものであって，構成要件Ｆを充足する。(ｲ)また，構成要件Ｇにおいて，「パーツ」の購入主体とされている「基本キャラクター」は，「基本キャラクター」を画面上に表示させて使用するユーザーをいうものであるから，被告システムは「基本キャラクターが，仮想モール中に設けられた店にてパーツを購入する」構成を有するものであり，構成要件Ｇを充足する。
【被告の主張】
ア被告の主張の要旨
原告の主張は，否認し又は争う。
以下のとおり，被告システムは，少なくとも，本件発明の構成要件Ｃ，同Ｆ及び同Ｇを充足しないから，文言上，本件発明の技術的範囲に属さない。
イ構成要件Ｃを充足しないこと
次の各理由により，被告システムは構成要件Ｃを充足しない。(ｱ)「情報提供料を通信料に加算する課金手段」（構成要件Ｃ）は，「携帯端末サービスシステム」（同Ｂ，同Ｈ）内に存在するものでなければならないと解されるところ，被告システムでは，ユーザーがコインを購入する場合，携帯電話会社等の第三者の運営する決済システムを選択して利用することになり，被告システム自体は当該課金に何ら関与しないから，「情報提供料を通信料に加算する課金手段」（構成要件Ｃ）を備えているとはいえない。
(ｲ)被告システムでは，ユーザーがサービスの利用を開始する際にピグをデザインするときに何らの対価も発生せず，コインを消費することもないから（乙３），「その決定したキャラクター」（構成要件Ｃ）に応じて情報提供料を支払うことはない。


(ｳ)被告システムでは，コインの購入は，ユーザーが購入するアイテムの対価と無関係に予め定められた一定単位数でのみ可能であるから（乙２），その購入代金は，「決定したキャラクターに応じた」（構成要件Ｃ）情報提供料に当たらない。(ｴ)ユーザーがアイテムの購入を決定してコインを消費しても，サーバーで管理している登録ユーザーごとの保有コイン数のデータ値が減少するだけで，データ値の減少分に応じて日本円が「通信料」に加算されることはないから，「情報提供料を通信料に加算する課金」（構成要件Ｃ）は行われていない。
ウ構成要件Ｆ及び同Ｇを充足しないこと
(ｱ)一般的な「モール」の字義（乙５）や本件明細書の記載に照らすと，「仮想モール」とは，複数の店舗が存在しており，かつ，キャラクターがそれらの店舗の間を自由に歩き回ることができるような仮想上の遊歩道と解される。のみならず，本件明細書（以下，【】を付して，発明の詳細な説明の段落番号又は図面の番号を引用する。）の【０００６】等の記載に照らすと，【図５】のように，「仮想モール」と「キャラクター」とが画面上に同時に表示されることを要するものと解される。
被告システムでは，ユーザーがアイテムを入手する場合，表示画面上で「ショップ」というカテゴリーを選択することによりアイテム購入画面に移行する仕様となっており（乙４），「仮想モール」に当たる遊歩道のようなものが画面上に表示されることはなく，ましてや，それがピグと同時に表示されることもないから，構成要件Ｆを充足しない。
(ｲ)また，被告システムに「仮想モール」が存在しない以上，構成要件Ｇの「仮想モール中に設けられた店」も存在しない。
さらに，構成要件Ｇでは，店で「パーツ」を購入する主体はユーザーではなく「基本キャラクター」であるとされているところ，被告システムでは，「基本キャラクター」が「仮想モール中に設けられた店」でパーツを購入することはないから，いずれにしても，構成要件Ｇを充足しない。
２争点２（被告システムは，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
仮に，被告システムが構成要件Ｃ，同Ｆ及び同Ｇを充足しないとしても，以下のとおり，均等の第１要件ないし第３要件を満たし，均等の第５要件を満たさないという被告主張は失当であるから，被告システムは，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するというべきである。
⑴第１要件（非本質的部分）について
ア本件明細書の【０００２】記載の従来技術，審査過程で特許庁審査官が従来技術として引用した文献（甲２０参照）及び原告の意見書（甲２２）を参酌すると，本件特許請求の範囲に記載された構成のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分となり得るのは，構成要件Ｅ，同Ｆ及び同Ｇであり，構成要件Ｃは非本質的部分である。
イまた，被告システムに「仮想モール」が表示されないとしても，「仮想モール」が店の表示形態の例示にすぎないことは前記(2)の【原告の主張】のとおりであり，「仮想モール」の表示を本件発明の本質的部分であるとはいえない。本件発明の本質的部分は，構成要件Ｅに加えて，「創作決定手段に，前記表示部に基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターを表示させ」（以下「構成要件Ｆ’」という。）及び「基本キャラクターが，店でパーツを購入することにより，パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える」（以下「構成要件Ｇ’」という。）ところにあり，被告システムは，これらに対応する構成を全て有している。ウ以上より，被告システムは第１要件を満たす。
⑵第２要件（置換可能性）について
ア構成要件Ｃ，同Ｆ及び同Ｇを被告システムの構成に置き換えても，本件明細書の【０００４】記載の本件発明の目的を達することができる。イ構成要件Ｃについて，コインを用いる被告システムの決済手段に置き換えても，結果的に，情報提供料が携帯端末の通信料に加算され，携帯端末サービスを提供する事業者に支払われることに変わりはないから，本件明細書の【０００５】記載の本件発明の作用効果と同一の作用効果を奏する。
構成要件Ｆ及び同Ｇについて，被告システムの構成に置き換えても，本件明細書の【０００５】記載の本件発明の作用効果と同一の作用効果を奏する。ウ以上より，被告システムは第２要件を満たす。
⑶第３要件（置換容易性）について
ア日本銀行が平成２１年に発行した「決済システムレポート」（甲２８）には，電子マネーを利用したサーバー型の前払式支払手段が急速に普及しているとの記載があるから，同年頃には，コインを予め購入するという前払式の課金手段を用いて課金することは周知の内容であり，構成要件Ｃを被告システムの決済手段に置き換えることは設計的事項の範囲内であるから，当業者は容易に想到することができた。イ構成要件Ｆ及び同Ｇについても，「仮想モール」を表示せずに店（ショップ）を表示するだけで被告システムの仕様に置き換えることができるから（乙８），この置き換えは設計的事項の範囲内であり，当業者は容易に想到することができた。ウ以上より，被告システムは第３要件を満たす。
⑷第５要件（特段の事情）について
被告システムが本件発明の本質的部分に対応する構成を全て有していることは前記⑴のとおりであり，第５要件に関する被告の主張は失当である。
【被告の主張】
構成要件Ｃ，同Ｆ及び同Ｇに対応する構成を有していない被告システムについて，均等侵害は成立しない。その理由は以下のとおりである。
⑴第１要件（非本質的部分）について
ア構成要件Ｃは，本件明細書の【０００５】記載の課題解決手段と関連する構成要件であると解し得るから，直ちに本質的部分でないとはいえない。イ構成要件Ｆ及び同Ｇは，本件特許の願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲（以下「出願当初の特許請求の範囲」という。）の請求項１に対する拒絶理由通知を受け，拒絶理由を指摘されなかった同５から持ち込む形で付加された構成であり，その結果，特許査定に至っているのであるから，本質的部分でないとはいえない。
ウ以上より，被告システムは第１要件を満たさない。
⑵第２要件（置換可能性）について
ア被告システムでは，コインの購入は，ユーザーが購入するアイテムの対価と無関係に予め定められた一定単位数でのみ可能であるから（乙２），本件明細書の【０００５】記載の本件発明の作用効果と同一の作用効果を奏さない。イ被告システムでは，「仮想モール」が存在せず，ピグが「仮想モール中に設けられた店にて」パーツを購入することもないため，本件明細書の【０００６】記載の本件発明の作用効果と同一の作用効果を奏さない。ウ以上より，被告システムは第２要件を満たさない。
⑶第３要件（置換容易性）について
原告の主張は，争う。


⑷第５要件（特段の事情）について
本件特許の出願経過（前記⑴イ）に照らすと，原告は，少なくとも，構成要件Ｆ及び同Ｇの構成を有さないものを本件特許請求の範囲から意識的に除外したものと解される。
したがって，構成要件Ｆ及び同Ｇの構成を有さない被告システムは，第５要件を満たさない。
３争点３（本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか）について
【被告の主張】
⑴無効理由の要旨
以下のとおり，本件発明は，本件特許（出願日：平成１２年９月１４日）の出願前に頒布された刊行物である「日経エレクトロニクス」１９９９年１１月１５日号の１１６頁ないし１２３頁に収載された「音楽も，ゲームも，電子商取引も，ケータイがのみ込む」との記事（乙６。以下「引用例１」という。）に記載された発明，特開２０００－９２５６９号公報（乙７。以下「引用例２」という。）に記載された技術事項，及び「オンライン・バーチャルリアリティ」との書籍（乙８。以下「引用例３」という。）に記載された技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明についての特許は特許法２９条２項に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号により無効とされるべきである。
⑵引用例１記載の発明
引用例１には，実質的に，次の発明（以下「引用発明」という。）が開示されている。
ａ携帯電話機（表示部と通信部を備えている）が携帯電話網に接続されたコン
ピューティングシステムと通信すること
ｂ１前記コンピューティングシステムに含まれるコンテンツ事業者のシステムは，携帯電話機と通信してキャラクタ画像の配信サービスを実施することｂ２携帯電話機のユーザは，キャラクタ画像の配信サービスを利用することにより，データベースに用意されている複数のキャラクタ画像の中から好みのキャラクタ画像を選択してそのデータを携帯電話機で受信し，携帯電話機の待ち受け画面
として表示部に表示させることができること
ｃ’キャラクタ配信サービスは月額一定の有料サービスであり，サービス利用料金は携帯電話の通信料と合わせて課金されること（乙９，１０参照）ｈキャラクタ画像の配信サービスが携帯電話機向けのサービスであること
⑶本件発明と引用発明との対比
本件発明と引用発明とを対比すると，本件発明では「その決定したキャラクターに応じた情報提供料」（構成要件Ｃ）が課金されるのに対し，引用発明では「月額一定の情報提供料」が課金される点（以下「相違点１」という。），引用発明では，本件発明の構成要件Ｄ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇに対応する構成が開示されていない点（以下「相違点２」という。）において相違する。
⑷相違点１及び同２に係る本件発明の構成の容易想到性
ア相違点１について
引用例２には，利用者が携帯電話機で情報処理センタと通信して所望の画像情報の提供を要求すると，所望の画像情報が情報処理センタから携帯電話機に送信され，携帯電話機の表示器に受信した画像情報が表示されるように機能するサービスにおいて，利用者が受けた画像情報提供に対する対価を利用者の携帯電話機の通常の通話料金に含ませて請求すること，すなわち，利用者の受けた画像情報提供に応じた対価を通信料に加算して請求することが開示されている。情報提供料の料金体系を月額一定とするか利用内容に応じたものとするかは設計的事項にすぎないから，引用発明に引用例２に記載された上記技術事項を適用して，相違点１に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点２について
(ｱ)引用例３には，次の事項が開示されており，これらは構成要件Ｄ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇに対応するから，相違点２に係る本件発明の構成が全て開示されている。ｄアバターが頭・ボディ・服という複数のパーツを組み合わせて形成するよう
に構成されていること
ｅ気に入ったアバターを決定するにあたって，データベースにアクセスすることによって，頭・ボディ・服という複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより，少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったアバターを創作決定
する機能を備えていること
ｆ気に入ったアバターを創作決定する際には，利用者の画面上にダウンタウン
とアバターとを含んだ場面が表示されること
ｇ前記場面が表示されている状態で，前記アバターが，前記仮想空間中に設けられた店にて前記パーツを購入することにより，前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し，アバターを気に入ったアバターに着せ替える操作により，気に入ったアバターを創作決定する機能を備えていること(ｲ)引用例３はパソコン通信によるオンラインゲームに関するものであるが，携帯電話を対象とする引用例１には，パソコンを対象として実施されている各種のネットワーク情報サービスと同様なサービスがｉモードにおいて実施されるようになるとの認識が繰り返し示されており，引用例３の記載に接した当業者が，このオンラインゲームを携帯電話機に配信しようと考えることはごく自然な発想である。(ｳ)したがって，引用発明に引用例３記載の上記技術事項を適用して相違点２に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
【原告の主張】
引用発明に引用例２記載の技術事項を組み合わせる動機付けは存在しない。また，仮に，組み合わせようとしても，決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備えることは，当業者が容易に想到できたとはいい難い。したがって，相違点１に係る本件発明の構成が容易想到であったはいえない。引用発明に引用例３記載の技術事項を組み合わせる動機付けは存在しない。また，仮に，組み合わせようとしても，少なくとも，構成要件Ｆ及び同Ｇに対応する構成とすることは，当業者が容易に想到できたとはいい難い。したがって，本件発明は，引用発明並びに引用例２及び同３に記載された技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではなく，本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものではない。
４争点４（不当利得の額）について
【原告の主張】
被告が，平成２１年８月１８日頃から現在まで，被告システムを作成，使用してサービスを提供することにより得た売上は８００億円を下らず，本件発明についての相当な実施料率は５％を下らないから，被告は，原告の許諾なく本件発明を実施することにより，法律上の原因なく実施料相当額４０億円の利得を得たものであり，原告は，被告の上記行為により，これと同額の損失を受けた。そこで，原告は，被告に対し，民法７０３条に基づき，上記の４０億円のうち，１０万円の返還を請求する。
【被告の主張】
原告の主張は，否認し又は争う。
第４当裁判所の判断


１本件特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載
⑴本件特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の記載は，前記前提事実⑴のとおりである。
⑵本件明細書の発明の詳細な説明の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある（甲１）。
ア発明の属する技術分野
「本発明は，携帯端末の表示部に気に入ったキャラクターを表示させることができる携帯端末サービスシステムに関する。」（【０００１】）
イ従来の技術
「この種の携帯端末サービスシステムとしては，例えば，あらかじめ携帯端末自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から，気に入ったものを選択して，その携帯端末の表示部に表示することができるものなどが知られている。」（【０００２】）
ウ発明が解決しようとする課題
「しかし，上述したようなこれまでの携帯端末サービスシステムによれば，携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから気に入ったものを選択するので，メモリーに保存できる情報量には限りがあることから，キャラクター選択にあまり選択の幅がなく，ある程度すると飽きてしまい，ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった。
また，サービス提供者にとっても，携帯端末自体にキャラクター画像情報を保存するので，キャラクター画像情報を更新するには，携帯端末自体を改めて販売するしかないのであるが，携帯端末はそのままでキャラクター画像情報のみを更新したものでは，あまり買い手がないため，携帯端末自体も新規な機能を有するものを開発せざるをえず，キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった。」（【０００３】）
「本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって，その目的は，ユーザーが十分な満足感を得ることができ，且つ，サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供するところにある。」（【０００４】）
エ課題を解決するための手段
「請求項１記載の発明の特徴構成は図１～３，５に例示するごとく，表示部２と，電話回線網３への通信手段４とを備える携帯端末１から，前記電話回線網３に接続されたデータベース５にアクセスすることによって，前記データベース５に用意された複数のキャラクターから，表示部２に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し，その決定したキャラクターを前記表示部２にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって，その決定したキャラクターに応じた情
報提供料を通信料に加算する課金手段６を備え，
前記キャラクターが，複数のパーツＰ１～Ｐｎを組み合わせて形成するように構成してあり，気に入ったキャラクターを決定するにあたって，前記データベース５にアクセスすることによって，複数のパーツＰ毎に準備された複数のパターンｐ1～ｐnから一つのパターンｐを選択することにより，少なくとも一つ以上のパーツＰを気に入ったパーツに決定し，複数のパーツＰ１～Ｐｎを組み合わせて，気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段７を備え，前記創作決定手段７に，前記表示部２に仮想モール１０と，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクター１１とを表示させ，前記基本キャラクター１１が，前記仮想モール１０中に設けられた店Ｓ１～Ｓｎにて前記パーツを購入することにより，前記パーツ毎に準備された複数のパターンｐ1～ｐnから一つのパターンを決定し，前記基本キャラクター１１を気に入ったキャラクターに着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部９を備えてあるところにある。
〔作用効果〕携帯端末から，電話回線網に接続されたデータベースにアクセスすることによって，キャラクターを選択することができるので，携帯端末に比べデータベースの方が保存できる情報量が格段に多く，ユーザーにとっては，キャラクター選択の幅が広がり，キャラクター選択をより楽しむことができ，十分な満足感を得ることができる。
また，サービス提供者にとっては，データベースのキャラクター画像情報を更新するだけで，簡便に，キャラクター画像情報を新規なものに更新し，ユーザーに提供することができる。そして，キャラクター画像情報に応じて，その情報提供に見合った金額を情報提供料として通信料に加算するので，キャラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる」（【０００５】）「また，キャラクターが，複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり，係る創作決定手段を備えているから，ユーザーは，気に入ったキャラクターを決定するにあたって，データベースにアクセスすることによって，複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより，少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったキャラクターを創作することができ，キャラクター選択の幅が更にひろがるとともに，種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するというゲーム感覚の遊びをすることができ，十分な満足感を得ることができる。また，創作決定手段に係る着せ替え部を備えさせることにより，ユーザーは，仮想モールと，基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら，基本キャラクターを自分に見立て，さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で，その仮想モール内に出店された店に入り，パーツという商品を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて，楽しむことができ，新たな楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる。」（【０００６】）
オ発明の実施の形態
「図５に示すように，表示部２には，仮想モール１０，基本キャラクター１１が表示され，店Ｓ１～Ｓｎが出店された仮想モール１０内に基本キャラクター１１を出現させ，基本キャラクター１１があたかも仮想モール１０内の住人であるかのように構成してある。」（【００２８】）
「よって，ユーザーは，自分自身を仮想モールの中のキャラクターに投影して，あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚が得られ，種々の店に入り買い物をすることができ，さらに楽しみが倍増される。その上，店に入店して商品（各種キャラクター画像情報）を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替え，変更するので，楽しみながら容易に自分の気に入ったキャラクターを創作することができる。」（【００２９】）２争点１（被告システムは，文言上，本件発明の技術的範囲に属するか）につ
いて
⑴争点１－１（被告システムの構成はいかなるものか）及び争点１－２（被告システムは本件発明の構成要件を充足するか）について
ア構成要件Ｃの充足性について


構成要件Ｃは，「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」というものであるが，証拠（乙２）によると，被告システムにおいて，ピグ（キャラクター）はアイテムを組み合わせて構成されるものであり，そのアイテムの購入に係る情報提供料は，ユーザーがあらかじめ携帯電話会社の提供する決済システム上で購入しておいた仮想通貨であるコインで支払われるものであると認められるから，「キャラクターに応じた情報提供料」，すなわち，ピグ（キャラクター）を構成するアイテムの購入に係る情報提供料は，ユーザーがあらかじめ携帯電話会社の提供する決済システム上で購入しておいた「コイン」で支払われるものであり，「通信料」に加える，すなわち，「加算」するものではない。これに対し，原告は，被告システムにおいて，アイテムを購入するために支払ったコインは，コインの購入代金として，携帯端末の「通信料」に「加算」されると主張するが，上記のとおり，携帯端末の「通信料」に「加算」されるのは飽くまで「コイン」の購入代金であり，また，証拠（乙２）によると，コインの購入代金はアイテムの購入に要するコインの額と無関係にあらかじめ一定額に定められたものであると認められるから，それをアイテムを組み合わせたピグ（キャラクター）に応じた情報提供料ということはできない。
したがって，被告システムは，構成要件Ｃを充足しない。
イ構成要件Ｆ及び同Ｇの充足性について
(ｱ)構成要件Ｆは，「表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」と規定し，構成要件Ｇは，「前記基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」と規定するものの，「仮想モール」や「基本キャラクター」の意味するところやそれらの表示形態については，本件特許請求の範囲の文言からは，必ずしも明らかでない。そこで，本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌すると，「仮想モール」や「基本キャラクター」を直接的に定義する記載は見当たらないものの，上記１⑵エのとおり，発明が解決しようとする課題として，【図５】を例示した上で，構成要件Ｆ及び同Ｇに対応する構成が記載されており（【０００５】），また，〔作用効果〕として，「ユーザーは，仮想モールと，基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら，基本キャラクターを自分に見立て，さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で，その仮想モール内に出店された店に入り，パーツという商品を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて，楽しむことができ，新たな楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる。」（【０００６】）と記載されている。さらに，上記１⑵オのとおり，発明の実施の形態として，「図５に示すように，表示部２には，仮想モール１０，基本キャラクター１１が表示され，店Ｓ１～Ｓｎが出店された仮想モール１０内に基本キャラクター１１を出現させ，基本キャラクター１１があたかも仮想モール１０内の住人であるかのように構成してある。」（【００２８】），「よって，ユーザーは，自分自身を仮想モールの中のキャラクターに投影して，あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚が得られ，種々の店に入り買い物をすることができ，さらに楽しみが倍増される。その上，店に入店して商品（各種キャラクター画像情報）を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替え，変更するので，楽しみながら容易に自分の気に入ったキャラクターを創作することができる。」（【００２９】）と記載されている。
（【図５】）
本件明細書における発明の詳細な説明及び図面の上記各記載に照らすと，「仮想モール」は，「基本キャラクター」と共に表示されることにより，「さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚」（【０００６】）や「あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚」（【００２９】）を得て楽しむことができることができるという作用効果を有するものであり，構成要件Ｇの「仮想モール中に設けられた店」との文言や，一般に，「モール」に「建物の内部に設計された遊歩のための空間」という字義があること（広辞苑第６版〔乙５〕）にも照らすと，「仮想モール」は，内部に複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されるものをいうと解するのが相当である。
また，「仮想モール」が「基本キャラクター」と共に表示されることに上記のような作用効果があることに照らすと，構成要件Ｆの「表示部に仮想モールと…基本キャラクターとを表示させ」については，表示部に「仮想モール」と「基本キャラクター」とが同時に表示される必要があると解すべきである。さらに，「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入するのは「基本キャラクター」であるとされており（構成要件Ｇ），本件明細書の上記各記載に照らしても，ユーザーは，自分に見立てた「基本キャラクター」が「仮想モール中に設けられた店」に入店して買い物等をしている状況が表示されているのを見て，あたかも自分がそのような行動をしているような感覚を得て楽しむことができるというのであるから，「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入する際にも「基本キャラクター」が表示される必要があると解すべきである。(ｲ)これに対し，原告は，①「仮想モール」は楽天市場などインターネット上に存在する仮想店舗が集まった商店街のことを意味し，ユーザーが複数の仮想店舗にほぼ同時にアクセスできる仕組みになっていれば足りる，②本件発明の課題解決原理，技術的思想は，表示部に「基本キャラクター」を表示させ，「基本キャラクター」が店でパーツを購入して気に入ったキャラクターを創作決定するところにあり，「仮想モール」は店の表示形態の例示にすぎないから，表示部に「仮想モール」と「基本キャラクター」が同時に表示される必要はない，③「パーツ」の購入主体とされている「基本キャラクター」（構成要件Ｇ）は，「基本キャラクター」を表示させて使用するユーザーをいうものである旨主張する。しかしながら，上記①について，「仮想モール」は「表示部に…表示」される必要があるのであるから，「ほぼ同時にアクセスできる仕組みになっていれば足りる」と解することはできない。


上記②について，そもそも，「仮想モール」は，本件特許請求の範囲中の用語であり，これを例示と解すべき根拠となる記載は，本件特許請求の範囲にはないから，「仮想モール」を「店の表示形態の例示にすぎない」ということはできない。上記③について，本件特許請求の範囲の文言上，「基本キャラクター」は「データベースに用意された複数のキャラクターから」「気に入った」ものとして決定されるものであるから，これをユーザーをいうものと解することはできない。(ｳ)証拠（乙４）によると，被告システムにおいて，「ショップ」でアイテムを購入する際の画面表示は，次のとおりであると認められる。すなわち，①被告システムでは，液晶表示部に，「ショップ」というカテゴリーの表示とピグとが表示されており，②ユーザーが「ショップ」というカテゴリーの表示を選択するなどすると，各種の「ショップ」が，アイテムの種類の記載やアイテムを装着するなどしたキャラクターの表示と共に一覧表示された「ショップ一覧」画面に移行すること，③その中から特定の「ショップ」を選択すると，当該「ショップ」で取り扱われているアイテムが一覧表示された画面に移行すること，④その中から特定のアイテムを選択すると，ピグが当該アイテムを装着した画像が表示された試着画面に移行すること，⑤更に「レジへすすむ」又は「購入する」との表示を選択することで，当該アイテムの購入画面に移行して購入する手順となること，「ショップ一覧」画面（上記②）やアイテムが一覧表示された画面（上記③），購入画面（上記⑤）が表示されているときにはピグは表示されていないことが認められる。
そうすると，被告システムでは，複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されないから，そもそも，「仮想モール」に対応する構成を有しているとはいえない。この点を措いても，単なる「ショップ」というカテゴリーの表示を「仮想モール」に対応するものということはできないし，さらに，「ショップ一覧」画面の表示を「仮想モール」に対応する構成として特定したとしても，同画面が表示されているときにピグは表示されないから，表示部に「仮想モール」と「基本キャラクター」とが同時に表示される構成を有していない。
また，被告システムでは，「ショップ一覧」画面やアイテムが一覧表示された画面に加えて，購入画面が表示されている際にもピグが表示されていないから，試着画面でピグが表示されるとしても，ピグが当該ショップに入店して買い物等をする状況が表示されるものともいえず，構成要件Ｇの「基本キャラクター」が「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入する構成を有するものとはいえない。(ｴ)したがって，被告システムは，構成要件Ｆ及び同Ｇを充足しない。
⑵小括
以上より，被告システムは，少なくとも，構成要件Ｃ，同Ｆ及び同Ｇを充足しないから，文言上，本件発明の技術的範囲に属しない。
３争点２（被告システムは，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）について
⑴均等の要件について
特許請求の範囲に記載された構成に，相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても，①同部分が特許発明の本質的部分ではなく（第１要件），②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって（第２要件），③上記のように置き換えることに，当業者が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（第３要件），④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が当該出願時に容易に推考できたものではなく（第４要件），かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（第５要件）は，同対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁，最高裁平成２８年（受）第１２４２号同２９年３月２４日第二小法廷判決・民集７１巻３号３５９頁参照）。
⑵第１要件（非本質的部分）について
ア特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で，特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである（ただし，明細書の発明の詳細な説明に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが，出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書の発明の詳細な説明に記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである〔知財高裁平成２７年（ネ）第１００１４号同２８年３月２５日特別部判決・判時２３０６号８７頁参照〕。）。


これを本件について見ると，前記２で詳述したとおり，本件発明は，「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」（構成要件Ｃ）ており，また，「表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」（構成要件Ｆ），「基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」（構成要件Ｇ）構成を有しているのに対し（なお，「仮想モール」は，内部に複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されるものをいい，「基本キャラクター」と同時に表示される必要があると解すべきこと，「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入する際にも「基本キャラクター」が表示される必要があると解すべきことも，前記２のとおりである。），被告システムは，少なくとも，「キャラクターに応じた情報提供料」を「通信料」に「加算」する構成を備えていない点，「仮想モール」に対応する構成を有していない点において，それぞれ本件発明と相違するところ，以下のとおり，これらの相違部分は，本件発明の本質的部分に当たるというべきであるから，被告システムは，均等の第１要件（非本質的部分）を満たさない。イ本件明細書の前記１⑵アないしエの各記載によれば，本件発明は，携帯端末の表示部に気に入ったキャラクターを表示させることができる携帯端末サービスシステムに関するものであって（【０００１】），あらかじめ携帯端末自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から，気に入ったものを選択して，その携帯端末の表示部に表示するなどの従来技術では，携帯端末自体のメモリーに保存できる情報量には限りがあるため，キャラクター選択にあまり選択の幅がなく，ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなく，サービス提供者にとっても，キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であったことから（【０００２】，【０００３】），同問題点を解決し，「ユーザーが十分な満足感を得ることができ，且つ，サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供する」ため（【０００４】），本件特許請求の範囲の請求項１記載の構成（構成要件Ａないし同Ｈの構成）を備えることにより，ユーザーにとっては，キャラクター選択をより楽しむことができ，また，サービス提供者にとっては，キャラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができ（【０００５】），さらに，ユーザーは，種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するというゲーム感覚の遊びをすることができ，十分な満足感を得ることができ，また，「仮想モールと，基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら，基本キャラクターを自分に見立て，さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で，その仮想モール内に出店された店に入り，パーツという商品を購入することで，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて，楽しむことができ，新たな楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる」（【０００６】）というものとされていることが理解できる。
そうすると，本件明細書では，本件発明は，サービス提供者がキャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であったという従来技術の問題点を解決して，サービス提供者が画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供することを目的の一つとするものであって，構成要件Ｃの「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」るとの構成は，まさに，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決（サービス提供者がキャラクター画像情報により効率良く利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供すること）を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段（課金手段）としての具体的な構成として開示されているものいうべきである。また，本件発明は，ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかったという従来技術の問題点を解決して，ユーザーが十分な満足感を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供することを他の目的とするものであって，「表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」るとの構成を含む構成要件Ｆ及び「基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」との構成を含む構成要件Ｇは，さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で商品を購入するなどして十分な満足感を得ることができるという本件発明に特有な作用効果に係るものであって，構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｄ及び同Ｅとともに，まさに，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決（ユーザーが十分な満足感を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供すること）を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段（ゲーム感覚の実現）としての具体的な構成として開示されているものというべきである。他方で，後述する引用例１（乙６）の開示（ｉモード上に用意された複数のキャラクタ画像を受信し，これを待受画面として利用することができる携帯電話機）及び引用例２（乙７）の開示（画像情報の提供に係る対価の課金を通話料金に含ませるもの）に照らすと，本件明細書において従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは，客観的に見て不十分であるといい得るが，本件明細書の従来技術の記載に加えて，引用例１及び同２の開示を参酌したとしても，本件発明は，ユーザーが十分な満足感を得ることができ，かつ，サービス提供者が利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供するものであり，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための具体的な構成として，構成要件ＡないしＨを全て備えた構成を開示するものであるから，これら全てが従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分に当たるというほかない。以上によれば，本件発明と被告システムとの相違部分は，いずれも本件発明の本質的部分に係るものと認めるのが相当である（なお，上記認定判断は，後述する本件特許の出願経過とも整合するところである。）。
ウ原告の主張について


原告は，構成要件Ｃは非本質的部分である旨主張するが，課金手段なくして，サービス提供者が画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供するという本件発明の目的を達成し得ないことは，明らかであるところ，本件明細書では，従来技術には見られなかった新たな課金手段として，構成要件Ｃの「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」るとの構成を開示したものであることは，既に説示したとおりであるから，同構成が本件発明の本質的部分に当たらないという原告主張は，本件明細書の記載に基づかないものであり，採用することができない。また，原告は，「仮想モール」は店の表示形態の例示にすぎないなどとした上で，構成要件Ｆ及び同Ｇのうち，本件発明の本質的部分となるのは，「創作決定手段に，前記表示部に基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターを表示させ」との部分（構成要件Ｆ’）及び「基本キャラクターが，店でパーツを購入することにより，パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し，基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える」との部分（構成要件Ｇ’）にすぎない旨の主張もするが，「仮想モール」は本件発明に特有な作用効果に係るものであって，店の表示形態の単なる例示にすぎないとはいえないことは，既に説示したとおりであるから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであり，また，本件明細書の記載に基づかないものであって，採用することができない。エしたがって，「キャラクターに応じた情報提供料」を「通信料」に「加算」する構成を備えておらず，また，「仮想モール」に対応する構成を有していない被告システムは，均等の第１要件（非本質的部分）を満たさない。
⑶第５要件（特段の事情）について
ア本件特許の出願経過
後掲の証拠によると，本件特許の出願経過として，次の各事実が認められる。(ｱ)出願当初の特許請求の範囲の記載は，次のとおりであった（乙１１）。「【請求項１】表示部と，電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から，前記電話回線網に接続されたデーターベースにアクセスすることによって，前記データベースに用意された複数のキャラクターから，表示部に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し，その決定したキャラクターを前記表示部にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって，その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備える携帯端末サービスシステム。
【請求項２】前記キャラクターが，複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり，気に入ったキャラクターを決定するにあたって，前記データーベースにアクセスすることによって，複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより，少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し，複数のパーツを組み合わせて，気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段を備える請求項１記載の携帯端末サービスシステム。【請求項３】前記課金手段が，前記複数のパーツ夫々を気に入ったパーツに決定する毎に，各パーツに応じた情報提供料を通信料に加算するように構成してある請求項２記載の携帯端末サービスシステム。
【請求項４】前記キャラクター，又は，複数のパーツのうちの一つが，顔をかたどったものであり，前記創作決定手段に，複数の顔作成用パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択し，各顔作成用パーツを決定し，その決定した複数の顔作成用パーツを組み合わせることにより，気に入った顔を創作決定するモンタージュ部を備える請求項２又は３記載の携帯端末サービスシステム。【請求項５】前記創作決定手段に，前記表示部に仮想モールと，基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ，前記基本キャラクターが，前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入することにより，前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し，前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により，気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える請求項２～４のいずれか１項に記載の携帯端末サービスシステム。
【請求項６】前記店が，前記複数のパーツ毎に対応して，複数設けてある請求項５記載の携帯端末サービスシステム。
【請求項７】前記携帯端末がメロディ再生手段を備えており，前記店にてメロディ情報を購入することができるようし，前記課金手段が，その購入毎にメロディ情報提供料も通信料に加算するように構成してある請求項５又は６記載の携帯端末サービスシステム。」
上記によれば，実質的にみて，出願当初の特許請求の範囲の請求項１記載の発明は，構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｃ及び同Ｈからなる発明であり，同２記載の発明は，構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ及び同Ｈからなる発明であり，同５記載の発明のうち，同２を引用するものは，構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ，同Ｇ及び同Ｈからなる発明であったといえる。
(ｲ)特許庁審査官は，平成２１年１０月１９日を起案日とする拒絶理由通知書（甲２０）において，出願当初の特許請求の範囲の請求項１及び同２に係る各発明については，それぞれ，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨，他方で，請求項５ないし同７に係る各発明については，拒絶の理由を発見しない旨通知した。
なお，上記拒絶理由通知書において，出願当初の特許請求の範囲の請求項１記載の発明に関し，拒絶理由の根拠として引用された刊行物は，引用例１（乙６）及び引用例２（乙７）であるところ，引用例１には，ｉモード上に用意された複数のキャラクタ画像の中からユーザが選択したキャラクタ画像を配信サービスによって受信し，これを待受画面として利用することができる携帯電話機が開示されており，また，引用例２には，携帯無線電話装置から各種画像情報を管理する情報処理センターに対して発呼し，所望の画像情報の提供を要求してこれを受信すること（【００４２   】），   当該画   像情報   の提供   に係る   対価の   課金を   通話料   金に含   ませる   こと（【００５１】，【００５３】）が開示されている。
(ｳ)原告は，平成２１年１２月２５日付け手続補正書（甲２１）により明細書を補正し，これにより，特許請求の範囲は，登録時のもの（本件特許特許請求の範囲〔前記前提事実⑴〕）となった。なお，原告は，同日付け意見書（甲２２）により，本件特許請求の範囲の請求項１について，出願当初の特許請求の範囲の請求項１に，同２及び同５を統合したものである旨主張した。
(ｴ)これに対し，特許庁審査官は，拒絶の理由を発見しないとして，特許査定をした（甲２３）。
イ検討


平成２９年１１月２７日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１１０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年９月２５日
判決
原告   株式会   社もり   もと
訴訟代理人弁理士佐川慎   悟
小林基子
被告   特許庁   長官
指定代   理人   松   浦   裕紀子
大森健司
板谷玲子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１６－５２１５号事件について平成２９年３月２９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，商標法３条１項４号該当性の有無及び同条２項該当性の有無である。
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２７年５月２６日，別紙「本願商標」のとおりの本願商標につき商標登録出願（商願２０１５－４９８６９号）をしたが，平成２８年１月８日付けで拒絶査定を受けたので，同年４月８日，拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
特許庁は，これを不服２０１６－５２１５号事件として審理した上，平成２９年３月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年４月１２日原告に送達された。
原告は，平成２９年５月１２日，上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２審決の理由（要旨）
審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりであり，その要旨は次のとおりである。
(1)商標法３条１項４号該当性について
本願商標は，ありふれた氏である「森本」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから，同号に該当する。
(2)商標法３条２項該当性について
請求人が，平成１４年１０月頃には本願商標の使用を開始したこと，本願の指定商品中「フルーツゼリー菓子，ケーキ，チーズケーキ，クッキー，ペストリー（菓子），プリン，アイスクリーム，洋菓子，もち菓子，あずきを使用した菓子，和菓子，菓子，パン」について，宣伝広告活動を継続して行っていることが認められるが，これらの活動によって，請求人の名称が北海道内で相当程度広く知られるものとなっているとしても，請求人の本願商標を使用した商品の地域別販売数量，売上高及び市場占有率等について，具体的な証拠が提出されておらず，本願商標が，請求人がその指定商品に使用する商標として，需要者の間で認識されているとまでは認められない。そうすると，請求人の提出する証拠によっては，本願商標が使用された結果，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることができないから，本願商標は，同項に該当しない。
第３原告主張の取消事由
１商標法３条１項４号該当性について
(1)本願商標の構成に関し
審決は，本願商標の書体は，いずれも文字の角を丸めたやや太めの書体であって，格別特異なところはなく，また，本願商標は二段書きの上段の「ｒ」の文字の下部と下段の「ｔ」の文字の上部とが接しているものの，その表示方法は，取引において一般的に用いられる範囲を超えるほど特殊なものとはいえないとする。
しかし，本願商標は，アルファベット小文字の横書きの「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」とを上下二段で書して成るところ，その構成文字はいずれもエッジをなくして強い丸みを帯びたＦｏｎｔｗｏｒｋｓ社のスーラＥＢの丸ゴシック書体で強調して書かれている。この書体は，暖かく優しい表情を持ち，文字組みしたときの美しさが特徴の書体である。また，商標の構成中，上下二段の配列においては「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」の共通する語頭文字「ｍ」と２番目の「ｏ」の欧文字が上下段でピタリと一致するように配置されており，かつ，「ｍｏｔｏ」の「ｔ」の文字と「ｍｏｒｉ」の「ｒ」の文字の縦画がつなげられているため，本願商標は，全体として横長の長方形内にまとまりよく収まるような極めて洗練されたデザインから成る独創的なロゴとなっている。
(2)「ありふれた氏」に関し
審決は，二段書きされた欧文字を称呼するに当たっては，上段の左の文字から読み，次に下段の左の文字から読むのが一般的であり，本願商標は，その構成文字に相応して「モリモト」と称呼されるといえるところ，当該称呼は，ありふれた氏の「森本」の読みを容易に連想，想起させるものであるとする。
しかし，「モリモト」と読まれる語としては，インターネットで検索すれば明らかであるように，「森本」のほか，「森元」，「守本」，「盛本」などの氏もあり，必ずしも「森本」が一義的に想起されるものではない。しかも，本願商標は，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」が二段に表され，なおかつ，「ｔ」の文字と「ｒ」の文字の縦画がつながった特徴あるデザインを有しており，単なる欧文字の「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」の表記とは趣を異にするものであって，一義的に姓氏を連想させるものではない。このように，本願商標は複数の意味合いを想起させ，若しくは，その複数の意味合いについても直ちにこれといった特定の語の意味合いを想起させない欧文字より成るものであるから，「森本」のみを認識させるものとはいえない。
(3)「普通に用いられる方法」に関し


審決は，本願商標が，ありふれた氏を「普通に用いられる方法」で表示するにすぎないと認定しているが，氏をローマ字で表す場合には，横一段に表すのが一般的であり，「森本」に由来するローマ字を普通に用いられる方法で表示する場合は，「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」と横一段に表すのが通常であって，本願商標のように「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」を二段に表した態様は，氏を普通に用いられる方法で表示したものとはいえない（審決は，氏を表記する際に，その読みをローマ字で表すことが一般的に行われており，商標を，商品の包装や広告等のスペースの都合などにより，複数の段にして表示することも一般に広く行われているとするが，欧文字で表された「氏」，すなわち欧文字の一つの単語を，本願商標のように，複数の段に，しかも左右の端をそろえた態様で表示する方法は決して普通に用いられる方法ではない。「商標を，商品の包装や広告等のスペースの都合などにより，複数の段にして表示すること」は，正に商品の出所識別機能を有する「商標」の表示方法であって，氏の一般的な表示方法ではない。）。
しかも，本願商標は，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」に共通する「ｍ」と「ｏ」の欧文字が語順も同じくして並んでいるため，前記のとおり，「ｍｏｒｉ」の「ｍ」の文字の真下に「ｍｏｔｏ」の「ｍ」の文字，「ｍｏｒｉ」の「ｏ」の文字の真下に「ｍｏｔｏ」の「ｏ」の文字を配置することで，その特徴をより印象付けており，かつ，語順の３番目にある「ｒ」と「ｔ」の欧文字は縦長線を共通に備えているため，「ｔ」と「ｒ」の文字の縦画をつなげることにより，一層一体感が強調されている。
以上のとおり，本願商標は，菓子メーカーらしく優しさ暖かみ，美しさを感じるフォントを採用しつつ，更に二段に分けて欧文字の共通性を印象付ける配置に構成することにより，強い一体感と斬新性を与える印象的なデザインのロゴである。
加えて，本願商標が装飾などのパターンとしても使用できるようにデザインされていることも考慮すれば，本願商標は，本願指定商品に関する業界においては，装飾のモチーフとしても使用される高度にデザインされたものであって，普通に用いられている域を脱していると評価するのが相当である。(4)以上によれば，本願商標は，ありふれた氏である「森本」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではなく，商標法３条１項４号に該当しない。
２商標法３条２項該当性について
本願商標については，次のとおり，平成１４年から約１５年にわたって，本願商標を使用した大規模かつ継続的な広告宣伝活動及び全国的な商品の販売がなされており，これによれば，本願商標は既に原告が菓子，パン等に使用するブランド名として全国の取引者，需要者間に認識されて，十分に自他商品の識別標識としての機能を果たしていることが明らかである。したがって，仮に本願商標が商標法３条１項４号に該当するとしても，同条２項に該当するというべきである。
(1)原告の営業規模
原告は，創業６６年の北海道を代表する老舗の菓子・パンの製造小売業者であり，現在，北海道内において，千歳，札幌，小樽，恵庭，室蘭，苫小牧，江別，旭川，滝川の各地域に合計２７店舗を展開している（甲１の１ないし１の４，甲７２の１・２）。
原告は，闇雲に全国に店舗数を展開する戦略ではなく，北海道ブランドを効果的に活用する戦略を採っており，道産食材にこだわり，優秀なパティシエを育てて高品質の洋菓子とパンを提供し続けることにより希少性を高め，北海道民はもとより，全国及びアジア各地から訪れる多くの観光客にも喜ばれる商品作りに徹している。特に新千歳空港は全国有数の観光の窓口として著名であって全国各地から観光客やビジネスマンが訪れる場所であるところ，原告は新千歳空港内に自社の専門店をオープンしているとともに，空港内にある大多数のお土産店に商品を卸して販売している。
このような新千歳空港での販売等における本願商標の使用は，全国各地から訪れる観光客やビジネスマンによって見られ，商品の購入につながるため，道内に限らず全国的な周知性を取得することに寄与しているといえる。また，新千歳空港以外の店舗についても自社の路面店だけでなく，多数の人が集まるイオンモール内に積極的に出店しており，より集客力が高い店舗における使用により，本願商標が知られる機会が多いといえる（甲７２の２）。さらに，原告は，実店舗以外の販売システムを備えており，例えばオンラインショップによる菓子等の販売（甲２の１・２），カタログによる通信販売（甲７４の１ないし７４の８８）も行っている。
さらにまた，原告は日本全国の百貨店等における北海道物産展に年１００回以上出展し，本願商標を使用した商品を販売している（甲１の５，甲４７ないし６０，７５の１ないし７５の４６）ほか，本願商標を使用した商品は全国の生協等でも販売されている（甲７６の１ないし甲７９）。(2)本願商標の使用開始時期，使用期間及び使用地域本願商標は，平成１４年に原告のＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）として導入され（甲４），以来，約１５年にわたり，原告を示すブランド名として，菓子等の商品パッケージ（原告の商品「ハスカップジュエリー」のパッケージにおいて本願商標が使用されている。同商品は，昭和５９年に全国菓子大博覧会で内閣総理大臣賞を受賞し，百貨店における催事，生協における販売や通信販売でも人気の高い商品，原告を代表するロングセラー商品の一つである。），紙袋，店舗の看板（本願商標は全国有数の観光の窓口として著名な新千歳空港内の店舗等において原告を示す商標として使用されている。）及び広告に継続的に使用されている（甲６ないし８，７３の１ないし７３の１１，１０５の１ないし１０５の５，１０６の１ないし１０６の３）。よって，周知性を獲得するための期間としては充分な期間といえる。また，本願商標の使用地域としては，実店舗は北海道内であるが，オンラインショップや通信販売，全国の物産展，全国の生協等での販売を行っているため，北海道の地域を越えて日本全国に商品が流通されており，本願商標の全国的な周知性獲得に寄与しているといえる。
ア通信販売


原告は，年に数回，本願商標を使用したカタログを発行し，カタログによる通信販売を行っている（甲７４の１ないし７４の８８）。カタログによる通信販売は少なくとも平成１５年から開始されており，その利用者は関東地域を中心に全国各地に延べ約１０万人に上る（甲７４の１）。このことから，本願商標を使用したカタログが全国の利用者に配布されるとともに，本願商標を使用した商品が通信販売を通じて全国の消費者に販売されることにより，更なる全国的な周知性獲得に寄与しているといえる。
イ催事への出展
原告は，年に１００回以上，全国の百貨店等における北海道物産展に出展し，本願商標を使用した商品を販売している（甲１の５，原告が自ら出店した催事〔消化催事〕につき甲４７ないし６０，甲７５の１ないし７５の４６，百貨店等が商品を買い取って行った催事〔買取催事〕につき甲９４の１ないし１０３の２６）。
北海道物産展は全国各地で非常に人気の高い催事であり，出展者は集客力のある有名店に厳選されるところ，原告は，関東，関西，東海を中心とする全国各地の有名百貨店で開催される数多くの北海道物産展に出展し，高い評価を得ている。北海道物産展のチラシには，原告の商品や本願商標が掲載されるなど，既に原告及び本願商標が全国的に周知であって，原告の商品が北海道物産展の目玉として取り扱われていることが分かる。
ウ生協等での販売
原告の商品は，生協の宅配パルシステムにおいて販売されているほか，九州，神戸，東海などの生協が発行するカタログに掲載され，日本全国の生協組合員に販売されている（甲７６の１ないし７６の１０１）。生協は取扱商品について食品添加物や微生物の基準などの厳しい基準を設けているが，原告の商品はその厳しい基準をクリアして生協の取扱商品に採用されているのである。
また，原告の商品は，全日空の飛行機内，阪急・阪神百貨店グループの食品宅配サービス，北海道の代表的な人気の高い土産物を取り扱う北海道キヨスクの通販でも販売されている（甲７７ないし７９）。このことから，原告の商品は品質の高い，北海道を代表とする土産物として認識されており，原告の商品が全国の需要者に販売されていることが分かる。
(3)広告宣伝
原告は，一年間に９０００万円ないし１億３３００万円をかけて，販売促進活動を行うとともに，大手広告代理店複数社に依頼し「菓子」を中心とする商品に関する新聞広告，テレビＣＭ等の広告宣伝活動を展開しており，平成２６年には本願商標が使用された広告が広告電通賞を受賞し，極めて高い広告効果が得られていることが分かる（甲８０の１・２）。ほぼ全ての広告物には本願商標が記載されており，本願商標は原告を示す商標として使用されている。中でも新聞やテレビＣＭ（甲１１，８１の１ないし８１の１４９ほか）においては，原告を示す表示は本願商標のみのものも多く，本願商標は既に需要者・取引者により原告を示す商標として認識，把握されていることが分かる。
ア新聞広告
本願商標を使用した広告が，北海道新聞，朝日新聞，読売新聞等にほぼ毎月掲載されている（甲９の１ないし９の４，甲８１の１ないし８１の１４９ほか）。
イ雑誌
本願商標を使用した広告が，全日空及びＡＩＲＤＯの機内誌等に掲載されている（甲８２の１ないし８２の６）。
ウポスター，チラシ等
本願商標を使用したポスターが，毎年，季節などに合わせて作成され，店舗や札幌市営地下鉄等の多数の需要者が目にしやすい場所に掲出されている（甲１５の１・２，甲８３の１ないし８３の９ほか）。また，原告は，新聞の折り込みチラシやダイレクトメールなどを多数作成して配布している（甲８５の１ないし８５の２８）。
エテレビＣＭ等
テレビＣＭは，平成２４年１２月から平成２７年９月までの２年半の間に民報５局で３００回以上放映されている（甲１１，３８，８４）。また，世界フィギュア選手権や日本ハムファイターズ戦のテレビ番組のスポンサーなど，全国的に注目度の高いイベントに対して積極的な広告宣伝活動が行われている（甲４１）。
(4)新聞，雑誌，インターネット掲載等による紹介原告ないし原告の商品は，日本経済新聞等の全国紙に記事として取り上げられているほか，全国で販売されている人気女性誌や観光ガイドブックで紹介されたり，北海道の土産物ランキングの上位の商品として新聞やインターネット記事で紹介されたり，テレビ番組で紹介されたりしている（甲４５，４６，８６の１ないし８６の１５８，８７の１ないし８７の２９，１０４の１ないし１０４の８）。
ア新聞
原告の地元で発行されている千歳民報や北海道全域に発行されている北海道新聞のほか，全国紙である日本経済新聞や日経ＭＪ等にも，原告の商品の紹介記事等が掲載されている（甲８６の１ないし８６の１５８）。
イ雑誌，ガイドブック
全国で１６万部以上発行されている人気女性誌「Ｍａｒｔ」や，東海エリアで販売されている「東海ウォーカー」，北海道の旅行者をターゲットとする北海道の観光ガイドブック等において原告の商品が掲載されている（甲８７の１ないし８７の２９）。
ウインターネット掲載
原告の商品が，新千歳空港のおすすめ土産ランキングで３位，北海道の名産品ランキングで６位になったことが記載されている（甲４５，４６）。
エテレビ
原告の商品は，全国ネットで放映されている人気長寿番組「とんねるずのみなさんのおかげでした」（フジテレビ）において芸能人御用達お土産の４位として「太陽いっぱい真っ赤なゼリー」が紹介されているほか，関西，広島，九州など全国各地で放映されているテレビ番組において，遅くとも平成１３年頃から紹介されている（甲１０４の１ないし１０４の８）。このようにテレビ番組において原告の商品が紹介されている事実は，現実に，原告が周知・著名であり，本願商標も原告を示す商標として周知・著名となっていることを示すものである。
(5)受賞歴など
原告の商品又は原告所属のパティシエが下記のとおり，数多くの賞を受賞しており，原告の商品の品質の高さ及び原告の技術力の高さが評価されている。これらの事実は，最終消費者のみならず，同業者や取引者にも本願商標が注目される機会となり，全国的な周知性獲得に寄与している。ア昭和５９年    全国菓子博覧会内閣総理大臣賞受賞（甲８８の１・２）イさっぽろスイーツ２０１３グランプリ（甲８９）ウ平成２６年度北海道新技術・新製品開発賞    優秀賞受賞（甲９０の１・２）
エ第１２回キリクリームチーズコンクール２０１５    銅賞受賞（甲９１）オＲＯＬＬ－１（ロールワン）グランプリ／第５回スイーツコンテスト    準
優勝（甲９２）


カ北のハイグレード食品Ｓ    ２０１７（甲９３）
(6)売上高
販売数量や売上高の詳細は営業秘密ともいうべきものであるため，積極的にこれを開示することはできないが，特に本願商標の全国的な周知・著名性に寄与すると思われる千歳空港，催事，通信販売，生協等における売上げに関する資料を提出する（甲１０７の１・２）。
原告の売上高は５４億円（２０１６年７月決算）であるところ，同決算期の千歳空港にある店舗の売上げは約２億円，千歳空港にある土産物店における売上げは約５４００万円である。また，全国の百貨店で開催される催事における売上げは，消化催事，買取催事合わせて約２億１０００万円，生協における売上げは約１億１０００万円，オンラインショップやカタログによる通販の売上げは約５０００万円である。
このように，中小規模が多い生菓子業界において，原告は大手クラスの規模を備えており，市場占有率等も低くない。
３以上のとおり，審決の認定判断には誤りがあり，違法として取り消されるべきである。
第４被告の反論
１商標法３条１項４号該当性について
(1)本願商標の構成に関し
本願商標は，別紙「本願商標」のとおりの構成から成るところ，文字の角を丸めたやや太めの書体で表されているものの，「ｍｏｒｉ」の欧文字と「ｍｏｔｏ」の欧文字を，上下二段に横書きして成るものと容易に看取，把握されるものといえる。
また，本願商標は，その上段に書された「ｍｏｒｉ」の欧文字と下段に書された「ｍｏｔｏ」の欧文字が，それぞれに独立して単独の語として把握され，２つの要部から構成されるものとみるべき事情が見いだせない。そして，二段に横書きされた欧文字については，上段の左の文字から右に向かって読み，次に下段の左の文字から右に向かって読むのが一般的であるといえる。
そうすると，本願商標は，全体として，「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」の欧文字から構成されるものといえる。
(2)「ありふれた氏」に関し
ア本願商標が氏の「森本」を表したものと理解させること本願商標は，その構成文字全体から「モリモト」の称呼が自然に生じるものであり，その称呼に照応する語である氏の「森本」を表したものと理解させるということができる。このことは，「モリモト（もりもと）」について，一般の辞書には氏の一つである「森本」のみが掲載され，他の意味が挙げられていないこと（乙１，２），以下のイのように当該氏の者が全国に多数存在することから裏付けられる。
イ「森本」がありふれた氏であること
氏の「森本」は，上記アのとおり，一般の辞書に掲載があるほか，①「全国名字大辞典」によれば，奈良県の１０位を筆頭に１３府県でベスト１００に入っており，全国で１３９番目に多い氏であること（乙３），②「姓名分布＆ランキング」のウェブサイトによれば，全国で約２万６６６０件存在し，１４１番目に多い氏であること（乙４）及び③「名字由来ｎｅｔ」のウェブサイトによれば，全国で約１４万人存在し，１４５番目に多い氏であること（乙５）から，ありふれた氏といえる。
ウ以上によれば，本願商標は，氏の「森本」を表したものと理解され，当該氏はありふれた氏というべきであるから，本願商標は，ありふれた氏を表示するものといえる。
(3)「普通に用いられる方法」に関し
アローマ字表記について
前記(2)のとおり，本願商標は，氏の「森本」を理解させるといえるところ，氏をローマ字で表記することが一般に広く行われており，商取引においても，例えば創業者・代表者などの氏に由来する商号が採択されることなどにより，氏のローマ字表記に相当する標章が採択，使用されている上（乙６ないし１５），本願の指定商品に含まれる「菓子」を取り扱う業界（菓子業界）においても，パティシエの氏をローマ字で表記するなど，氏をローマ字で表記することが一般に行われているといえる（乙１６ないし２０）。
イ書体及び二段書きについて
商取引においては，標章のデザイン化が一般に広く行われており，その類型として，標章の構成文字について，ややデザイン化した書体で表示することや（乙６，７，９，１０，２１），商品の包装や広告等における表示スペースに合わせたり，標章の表示上のバランスを取ったりするためなどから，複数の段にして表示することが行われている（乙２２ないし２９）。これを本願商標についてみると，本願商標が使用するような，ややデザイン化した文字の角を丸めたやや太めの書体も，菓子業界を含め一般に使用されているといえ（乙２５，３０ないし３４），また，本願商標の二段書きした構成態様にしても，上記のとおり，商取引において，一般に用いられる範囲のものといえる。
そうすると，本願商標を構成する文字を，ややデザイン化した書体で二段書きしたからといって，本願商標に接する取引者，需要者が本願商標から把握，理解する称呼（モリモト）及び観念（氏の「森本」）が変わるものとはいえない。そして，構成文字（語）自体に自他商品の識別力があるものは格別，本願商標のように構成文字（語）自体に自他商品の識別力がないものをややデザイン化した書体で二段書きしたとしても，そのことをもって自ずと自他商品の識別力が生じるものとはいえない。ウ以上からすると，本願商標のようなローマ字表記をややデザイン化した書体及び二段書きによる標章の表示方法は，一般に用いられるものであって，商標全体としても特殊な構成態様とは認められないというべきであるから，本願商標は，普通に用いられる方法で表示する範囲内のものというべきである。
(4)小括
以上によれば，本願商標に接する取引者，需要者は，これを，ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものと理解，認識するにとどまるといえる。
したがって，本願商標は，ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから，商標法３条１項４号に該当する。
(5)原告の主張について


ア原告は，本願商標は，アルファベット小文字の横書きの「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」を上下二段で書して成るところ，その構成文字は，いずれもＦｏｎｔｗｏｒｋｓ社のスーラＥＢの丸ゴシック書体で強調して書かれている旨，また，その構成中，上下二段の配列においては，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」の共通する語頭の「ｍ」の文字と２番目の「ｏ」の文字が上下段でピタリと一致するように配置されており，かつ，「ｍｏｔｏ」の「ｔ」の文字と「ｍｏｒｉ」の「ｒ」の文字の縦画がつなげられ，全体として横長の長方形内にまとまりよく収まるような極めて洗練されたデザインから成る独創的なロゴであると主張する。
しかしながら，本願商標は，「ｍｏｒｉ」の文字と「ｍｏｔｏ」の文字を，上下二段に横書きしたものと容易に看取，把握されるところ，前記(3)のとおり，商取引においては，標章のデザイン化が一般に広く行われ，標章の構成文字についても，①ややデザイン化した書体で表示することが行われていること，②商品の包装や広告等における表示スペースに合わせたり，標章の表示上のバランスを取ったりするためなどから複数の段にして表示することが行われていること，といった実情があることに照らすと，本願商標に接する取引者，需要者は，これを「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」の文字を，普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるものといえる。
そして，原告が本願商標の書体として採用したＦｏｎｔｗｏｒｋｓ社のスーラＥＢの丸ゴシック書体は，既製の書体である「スーラ」シリーズの「スーラＥＢ」であるところ，同シリーズはＤＴＰ（デスクトップパブリッシング）の代表的な丸ゴシックとして人気の書体とされ（乙３５），近年多くの場所で使用されているものであるから（乙３６），当該書体を採用することによって，本願商標のデザインの独創性が高まるものとはいえない。
また，「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」の文字が８文字から成ることから，これらの文字を，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」の４文字ずつに分け，上下二段に配置すれば，必然的に「ｍｏ」の文字部分が上下一致し，上段の「ｒ」の文字と下段の「ｔ」の文字の縦画が接することになるのであり，モノグラムといえるほどに構成各文字が一体となって図案化されているともいえないものである。
したがって，本願商標が独創的な態様から成るものとはいえず，原告の主張は，失当である。
イ原告は，氏をローマ字で表す場合には，横一段に表すのが一般的である，欧文字で表された氏，すなわち欧文字の一つの単語を，本願商標のように，複数の段に，しかも，左右の端をそろえた態様で表示する方法は，決して普通に用いられる方法ではない，「商標を，商品の包装や広告等の表示スペースの都合などにより，複数の段にして表示すること」は正に商品の出所識別機能を有する「商標」の表示方法であって，氏の一般的な表示方法ではない，などと主張する。
しかしながら，商取引においては，標章のデザイン化が一般に広く行われており，標章の構成文字について，商品の包装や広告等の表示スペースに合わせたり，標章の表示上のバランスを取ったりするためなどから，複数の段にして表示することが行われていることは，前記(3)のとおりであり，加えて，氏のローマ字表記に相当する文字の二段書きを構成中に有する標章が実際に存在する（乙３７，３８）ことに鑑みれば，本願商標が氏を上下二段に表示したものであるからといって，そのことのみを理由に，本願商標に接する取引者，需要者が，その構成態様が，商取引において一般的に使用される範囲にとどまらない特殊なものであると認識するとはいえない。
したがって，原告の主張は，失当である。
ウ原告は，本願商標が，装飾などのパターンとしても使用できるようにデザインされていることも考慮すれば，本願の指定商品に関する業界においては，本願商標が装飾のモチーフとしても使用される高度にデザインされたものであって，普通に用いられている域を脱していると評価するのが相当であると主張する。
しかしながら，本願商標が商標法３条１項４号に該当するか否かは，別紙（本願商標）のとおりの構成態様から成る本願商標について判断すべきものであり，本願商標が装飾などのパターンとしても使用できるようにデザインされたなどという経緯は，本願商標に係る同号の該当性の判断に何ら影響しないといえる。
したがって，原告の主張は，失当である。
エ原告は，「モリモト」と読まれる語としては，「森本」のほか，「森元」，「守本」，「盛本」などの氏もあり，必ずしも「森本」が一義的に想起されるものではないと主張する。
しかしながら，前記(2)のとおり，「モリモト」の称呼（読み）に照応する語としては，一般の辞書に「森本」のみが掲載され，また，「全国名字大辞典」などに「森本」が全国順位の上位にある氏として掲載されているのに対し，原告主張の「森元」，「守本」，「盛本」は，「森本」に比して全国順位の下位にある氏として掲載されている（乙３，乙３９ないし４４。なお，乙３に「盛本」の掲載はない。）ことからすれば，本願商標から生じる「モリモト」の読みは，氏の「森本」を認識させるものといえる。なお，原告代表者の氏が「森本」であること（甲１の２）から，本願商標に接する需要者が氏の「森本」を一義的に想起しても，何ら不自然な点はないといえる。
したがって，「モリモト」と読まれる氏として，「森元」，「守本」，「盛本」などもあることをもって，本願商標がありふれた氏「森本」を表示するものであるという判断を否定することはできず，原告の主張は，失当である。
２商標法３条２項該当性について
原告の主張は争う。


原告は，①本願商標と同一の構成態様で表して成る商標（甲３等）に加え，②「ｍｏｒｉ」の欧文字と「ｍｏｔｏ」の欧文字を上下二段に横書きして成るもの（本願商標と同様の構成態様から成るもの）の上部に小さい「ＰＡＴＩＳＳＩＥＲ」の文字が付された構成態様から成る商標（甲９の１等）を使用しているところ（以下，合わせて「使用商標」という。），その使用に係る商品は，本願の指定商品の一部に限られ，本願の指定商品と同一とはいえない。そして，原告は，全国的に商品を販売し，大規模かつ継続的な使用商標を使用した広告宣伝活動を行っていると主張するが，原告の商品の販売活動及び広告宣伝活動において使用商標が使用された地域は，北海道を中心に限定的といえるものである。
また，原告の示す売上高や広告宣伝活動に要した費用には，（本件訴訟で追加提出されたものを除き）その数値の根拠となる資料の提示がなく，使用商標を使用した商品販売活動及び広告宣伝活動に係るものであるのかを客観的に証明する証拠もない。加えて，使用商標を使用して販売した商品の販売数量も不明である。
以上のとおりであるから，本願商標は，使用をされた結果，その使用に係る商品（「菓子，パン」の範ちゅうに含まれる商品）について，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえない上，その他の指定商品についてはなおさら，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえない。
したがって，本願商標は，商標法３条２項に該当しない。３以上のとおり，原告の主張は，いずれも失当であって，本願商標が，商標法３条１項４号に該当し，かつ，同条２項に該当しないものであるとした審決の認定判断に何ら違法な点はなく，これが取り消されるべき理由はない。
第５当裁判所の判断
１商標法３条１項４号該当性について
(1)「ありふれた氏」を表示するものであるか否かについてア本願商標は，別紙「本願商標」のとおり，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」なる文字を上下二段に横書きして成るものであるところ，その構成態様からして，「モリモト」なる称呼が生じることは明らかである（この点は原告も積極的に争っていない。）。また，同じ読みを持つ「森本」なる語は，日本人の姓氏の一つであり（顕著な事実），我が国の代表的な国語辞典である広辞苑（第６版）や大辞林（第３版）にも掲載されていること（乙１，２）を踏まえれば，同称呼から「森本」なる姓氏を連想，想起し得ることもまた明らかといえる。
ところで，「森本」姓については，上記のとおり広辞苑等の一般的な辞書に掲載されているほか，例えば，①森岡浩編「全国名字大辞典」（東京堂出版）においては，関西から，中国・四国地方にかけて集中している名字であり，奈良県の１０位を筆頭に１３府県でベスト１００に入っており，全国でも１３９番目に多い氏として紹介されていること（乙３），②姓名分布や名字の出現数のランキングなどを紹介する複数のウェブサイト（乙４，５）においても，全国で約２万６６６０件存在し，１４１番目に多い氏である（ただし，平成１９年１０月までに発刊された全国の電話帳に掲載されている約２３３８万世帯の情報を基にしたものである。）とか，全国で約１４万人存在し，１４５番目に多い氏であるなどとして紹介されていることを踏まえれば，「森本」は同種の氏が多数存在するありふれた氏といってよい。
そうすると，本願商標は，その称呼観念から，ありふれた氏である「森本」を想起，連想させるものといえ，したがって，「ありふれた氏」を表示するものといえるから，この点に関する審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
イ原告の主張について
これに対し，原告は，①「モリモト」と読まれる語としては，「森本」のほかにも，「森元」，「守本」，「盛本」などの氏もあり，必ずしも「森本」が一義的に想起されるものではないこと，②本願商標は，その特徴ある構成文字の配置やデザイン（「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」が二段に表され，なおかつ，「ｔ」の文字と「ｒ」の文字の縦画がつながった特徴あるデザインを有していること）からして，一義的に姓氏を連想させるものではないことを理由に，本願商標は，複数の意味合いを想起させ，若しくは，その複数の意味合いについても直ちにこれといった特定の語の意味合いを想起させない欧文字より成るものであるから，「森本」のみを認識させるものとはいえないと主張する。
しかしながら，上記①の点については，たとえ同じ読みを有する他の姓が存在するとしても，前記のとおり，「森本」姓が，広辞苑等の一般的な辞書にも掲載される氏であり，関西や中国・四国地方を中心に同姓者が多数存在するとされていることからすれば，「森本」姓がありふれた氏であることや，「モリモト」の読みを持つ姓の代表格が「森本」であること自体は争いようがなく（広辞苑や大辞林の「もりもと」の項に「森本」以外の姓は掲載されておらず，また，例えば，前記乙３の「全国名字大辞典」においては，「森元」は１０００位台，「守本」は４０００位台と，「森本」に比して全国順位が明らかに低く，「盛本」に至っては掲載すらされていない。），そうである以上，本願商標がありふれた氏の「森本」を連想，想起させるとの認定自体が誤りであるとはいえない。また，上記②の点についても，本願商標における構成文字の配置やデザインが姓氏以外の観念を生じ得るほどに特徴的であるといえないことは後記(2)のとおりであるし，原告は，結局のところ，本願商標から想起される姓氏以外の意味（観念）として何があるかを具体的に主張立証していないから，本願商標が姓氏以外の何かを想起させる（複数の意味合いを想起させる）ということもできない。
したがって，原告の主張は採用できない。


(2)「普通に用いられる方法で表示する」標章に当たるか否かについてア次に，本願商標の表示方法について検討するに，本願商標は，前記のとおりありふれた氏である「森本」と同一の称呼観念を有する語をローマ字表記にした上，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」を上下二段に分けて配置したものであり，その字体も，文字の角を丸めたやや太めの書体を採用したにすぎないものである（Ｆｏｎｔｗｏｒｋｓ社のスーラＥＢという特定の書体を採用した点についても，同社のウェブサイト〔乙３５，３６〕において，同書体がＤＴＰ〔デスクトップパブリッシング〕の代表的な書体であり，近年多くの場所で使用されている旨謳われていることからすれば，格別特徴的であるとはいえない。）。
商取引において，氏や名称をローマ字で表記することは，一般的に行われていることであるし，標章の構成文字を複数の段に分けることや，構成文字の書体をある程度デザイン化することも特段珍しいことではなく，表示上格別の工夫を凝らしたものであるとはいえない（これらのことは逐一立証するまでもない公知な事実であり，被告提出の乙６ないし３４からも明らかといえる。なお，これらの書証の中には，必ずしも原告と同じ業界でないものの例も含まれているが，複数の業界を跨いで同じような例があるということは，それだけ一般的に行われていることを示すものといえるから，これらの証拠を総合して取引の実情を認定したとしても何ら差し支えない。）。
したがって，上記の程度の表示態様（外観）では，いまだ「森本」の氏とは別の称呼観念が生じ得るほどに（すなわち，独占の弊害を生ずるおそれがないといい得るほどに）特徴的であるということはできず，本願商標は，外観上も，ありふれた氏を「普通に用いられる方法」で表示する域を出ないものと評価するのが相当である。
よって，この点に関する審決の認定判断に誤りはない。
イ原告の主張について
これに対し，原告は，本願商標は，①「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」を二段に表した点（氏をローマ字で表す場合には，横一段に表すのが一般的であり，「森本」に由来するローマ字を普通に用いられる方法で表示する場合は，「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」と横一段に表すのが通常である。），②構成文字の書体としてＦｏｎｔｗｏｒｋｓ社のスーラＥＢの丸ゴシック書体で強調して書かれている点，③「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」に共通する「ｍ」と「ｏ」の欧文字が語順も同じくして並んでいるため，「ｍｏｒｉ」の「ｍ」の文字の真下に「ｍｏｔｏ」の「ｍ」の文字，「ｍｏｒｉ」の「ｏ」の文字の真下に「ｍｏｔｏ」の「ｏ」の文字を配置することで，その特徴をより印象付けている点，④語順の３番目にある「ｒ」と「ｔ」の欧文字は縦長線を共通に備えているため，「ｔ」と「ｒ」の文字の縦画をつなげることにより，一層一体感が強調されている点，⑤全体として横長の長方形内にまとまりよく収まるようデザインされている点，⑥本願商標が装飾などのパターンとしても使用できるようにデザインされている点などで特徴的であるから，本願商標については，普通に用いられる域を脱していると評価するのが相当である旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，必ずしも氏をローマ字で表す場合に横一段に表すのが一般的であるとはいえず（乙２２ないし２９にも同様の例が示されている。），その前提自体に誤りがあるというべきであるし，上記②の点についても，つまるところ，文字の角を丸めたやや太めの書体を採用したにすぎず，（スーラＥＢという特定の書体を採用した点を含めても）格別特徴的といえないことは前記のとおりである。上記③及び④の各点についても，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」が共にアルファベット４文字から成る以上，これを上下二段に配置すれば，（文字の大きさが同じである限り）各文字がそろうことは当然であり，１番目の「ｍ」と２番目の「ｏ」が上下段で一致することも当然であるから，他に格別の工夫がない以上，それだけで文字の共通性が強く印象付けられるとはいえない。また，「ｍｏｔｏ」の「ｔ」の文字と「ｍｏｒｉ」の「ｒ」の文字の縦画がつながっている点も，文字の配置上，上段と下段の間隔を狭めていけば，自ずとそのようになるのであるから，それだけで特に一体感が強調されるとか，格別目を惹くということもできない。上記⑤の点についても，前記のとおり，上段も下段も共に４文字のアルファベットから成る以上，端をそろえればそのような形に収まるのは当然であって，やはり格別特徴的な工夫がなされているとはいえない。上記⑥の点についても，要するに，本願商標を並べたり，反転して使用したりすれば，装飾としても使用できるというにすぎず，本願商標の構成（表示方法）自体に装飾としての使用という観点から格別の工夫がなされているとまでは認められない。
以上のとおり，原告が主張する点は，いずれも格別特徴的であるとまではいえず，結局のところ，本願商標の構成は，ありふれた表現の域を出ないものといわざるを得ない。
したがって，原告の主張は採用できない。
(3)本願商標は，「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」の文字のみから成る標章であり，他の構成要素を含むものではない。したがって，他の構成要素と結合して識別力を有するということもできない。
(4)以上によれば，本願商標は，商標法３条１項４号が規定する「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に当たるというべきであり，同号該当性を認めた審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
２商標法３条２項該当性について


(1)商標法３条２項は，「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」であっても，使用をされた結果，需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるに至った場合，すなわち，使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には，商標登録を受けることができるものと規定するところ，当該商標が同項に該当するか否かについては，使用に係る商標ないし商品，使用開始時期及び使用期間，使用地域，商品の販売数量，広告宣伝のされた期間・地域及び規模などの諸事情を総合考慮して判断するのが相当である（その場合，使用に係る商標ないし商品等は，原則として，出願に係る商標及び指定商品と同一であることを要する。）。また，上記「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるに至った場合」に該当するというためには，永年使用されることにより，特定の者の出所表示としてその商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されるに至っている（すなわち特別顕著性が認められる）ことを要するものと解するのが相当である。
(2)これを本件についてみるに，後掲の各証拠（枝番号があるものは枝番号を含む。）及び弁論の全趣旨によれば，次の事情が認められる。ア原告は，北海道千歳市を本店所在地として昭和３５年に設立された菓子の製造販売等を目的とする株式会社であり，資本金１０００万円，従業員数８００名余り（平成２６年７月３１日現在），売上高約５６億円（平成２６年７月決算）程度の企業規模を有する（甲１）。
イ原告は，現在，北海道内において，千歳，札幌，小樽，恵庭，室蘭，苫小牧，江別，旭川及び滝川の各地域に合計２７店舗を展開している（これには，新千歳空港やイオンモールなどのショッピングモールへの出店が含まれる。）が，北海道外には常設の店舗を置いていない。これは，北海道ブランドを効果的に活用するとの原告の企業戦略による（甲７２，弁論の全趣旨）。
ウ原告は，上記の店舗販売のほかに，オンラインショップによる販売（甲２）や，カタログによる通信販売（甲７４）を行っている。また，原告は，全国の百貨店等で開催される北海道物産展等に年１００回以上出店して商品の販売を行っている（甲１，４７ないし６０，７５，９４ないし１０３）ほか，原告の商品は，生活協同組合（コープさっぽろ等）や，航空会社の機内販売，北海道キヨスクの通信販売等でも取り扱われている（甲７６ないし７９）。
エ原告の主力商品としては，昭和５９年に全国菓子大博覧会で内閣総理大臣賞を受賞した「ハスカップジュエリー」や，テレビのバラエティ番組において芸能人御用達のお土産として取り上げられた「太陽いっぱい真っ赤なゼリー」などが存する（甲８８，１０４）。これらの商品は，日本経済新聞等の全国紙や，雑誌，ガイドブックなどでも，北海道土産の人気商品などとして紹介されている（甲４５，４６，８６，８７など）。ほかにも，原告の商品ないしパティシエは，さっぽろスイーツ２０１３グランプリ（甲８９），平成２６年度北海道新技術・新製品開発賞（優秀賞）（甲９０），第１２回キリクリームチーズコンクール２０１５銅賞（甲９１），ＲＯＬＬ－１（ロールワン）グランプリ第５回スイーツコンテスト準優勝（甲９２），北のハイグレード商品Ｓ２０１７（甲９３）などの受賞歴が存する。
オ本願商標は，平成１４年に原告のＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）として導入されたものであり（甲４），以来，約１５年にわたり，原告を示すブランド名として，商品の包装，紙袋，店舗の看板，広告等で継続的に使用されているものと推認できる（甲６ないし８，７３など）。もっとも，使用態様としては，もともと，字体が同じでも「ｍｏｒｉ」と「ｍｏｔｏ」を横一列に表示するものや，「ｍｏｒｉ」の上部に小さな文字で「ＰＡＴＩＳＳＩＥＲ」と表示するものなどが想定されていたほか（甲４），現実には，全く異なる字体で「ｍｏｒｉｍｏｔｏ」ないし「ＭＯＲＩＭＯＴＯ」と表示するものや（甲３，１０），平仮名や漢字で「もりもと」ないし「森もと」と表示するもの（甲３，７５）なども存在しており，原告の商品の包装，紙袋，店舗の看板等において，（上部に小さな文字で「ＰＡＴＩＳＳＩＥＲ」と表示するものを本願商標に含めたとしても）必ずしも本願商標のみが統一的に使用されているわけではない。カ原告は，年間９０００万円から１億３３００万円程度の資金をかけて販売促進活動を行っており，ほぼ全ての広告物に本願商標が記載されていると主張して，多数の新聞広告の写し（甲９，１４ないし３６，８１など）や，雑誌，ポスター・チラシの写し（甲１５，８２，８３，８５など）を証拠として提出している。
しかし，新聞広告を例に取れば，そもそも北海道新聞などの北海道を対象とする地方紙に掲載されたものが圧倒的多数を占めており，全国紙であっても掲載された版が判明するものはいずれも道内版であって，北海道以外の地域で広く広告宣伝が行われたことを示す証拠はない。上記雑誌やポスター・チラシの写しも然りであって，広く全国各地において広告宣伝が行われたことを示すものではない（原告主張の広告電通賞を受賞した新聞広告〔甲８０の１・２〕も，飽くまで北海道地区の地区賞にとどまるものであって，直ちに全国的な周知性に寄与するものではない。）。また，原告は，多数のテレビＣＭを行ったり，世界フィギュア選手権やプロ野球日本ハムファイターズ戦などの全国的に注目度の高いイベントに対して積極的な広告宣伝活動を行ったりしているとも主張するが，その具体的内容や広告宣伝の規模，態様等を認定するに足りる証拠は提出されておらず，全国的な宣伝がなされたと認めるには足りない。(3)以上によれば，原告及び原告の商品は，原告の地道な企業努力（商品開発や広告宣伝活動等）によって，北海道内においては，ある程度の周知性を獲得しているものと推認できるが，本願商標それ自体は必ずしも周知であるとはいえず，ましてや，全国の需要者（消費者や取引者）の間で本願商標それ自体が原告の出所表示として周知になっている（すなわち特別顕著性を獲得している）とは認められない。


平成２９年２月１７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ワ）第８９２２号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月４日
判          決
原        告   アメリカン・オーソドンティクス・コーポレーション同訴訟   代理人   弁護士     深    井    俊    至同           磯    田    直    也
被        告   トミー株式会社
同訴訟   代理人   弁護士     井     上     康     一同      伊     藤     晴     國同補佐人弁理士     牧     野         純
主          文
１被告は，原告に対し，１４万０１７４．５米国ドル及びこれに対する平成２６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを３０分し，その１を被告の，その余を原告の各負担とする。
４この判決は，第１項に限り仮に執行することができる。５原告のために，この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，原告に対し，４３７万８５００米国ドル及びうち２７０万０７００米国ドルに対する平成２６年１月１日から，うち１６７万７８００米国ドルに対する平成２８年２月１６日から各支払済みまで，各年５分の割合による金員を支払え。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール」とする特許権（特許番号第４４４４４１０号）を有していたと主張する被告が，株式会社バイオデント（所在は省略。以下「バイオデント」という。）に対し，原告が製造しバイオデントが輸入・販売する別紙原告製品目録記載の製品（以下「原告製品」という。）について「被告の保有する特許権（第４４４４４１０号）の請求項１に関連する」旨通知したことから，バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり原告に損害が生じたことに関し，上記特許権は無効であり，したがって上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから，上記被告の行為は平成２７年法律第５４号による改正前の不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１４号（改正後は１５号であるが，以下改正前の号による。）所定の不正競争行為に当たると主張して，原告が，被告に対し，不競法４条（予備的に民法７０９条）に基づく損害賠償として４３７万８５００米国ドル及びうち２７０万０７００米国ドルに対する不法行為の後の日である平成２６年１月１日から，うち１６７万７８００米国ドルに対する不法行為の後の日である平成２８年２月１６日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)当事者
ア原告は，歯列矯正器具等の製造・販売等を業とする米国法人である。イ被告は，歯列矯正器具等の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原告による原告製品の販売等
原告は，平成２２年頃から，原告製品を製造し，日本に向けて輸出し，原告の日本国内における取引先であるバイオデントに対して販売している。バイオデントは，原告製品を日本国内に輸入し，販売している。原告は，原告製品を日本国内で販売しておらず，日本国内においては，専らバイオデントが，原告製品を販売している。（甲４３，４４）
(3)被告が有していた特許権
被告は，以下の特許権（請求項の数１９。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい，特許請求の範囲請求項１にかかる発明を「本件発明」という。なお，本件特許の特許公報を末尾に添付する。）の特許権者であった。発明の名称   歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール
特許番号    第４４４４４１０号
出願    日    平成１１年１０月８日
登録    日    平成２２年１月２２日
発明    者    Ａ（以下「Ａ」という。）
発明    者    Ｂ（以下「Ｂ」という。）
(4)本件特許の特許請求の範囲及び構成要件
ア本件特許の特許請求の範囲請求項１は，次のとおりである。「歯面に固着されるベースを備え，該ベースから垂直方向に延びるブラケット本体，該ブラケット本体の中央にて近遠心方向に延び前方に開放したアーチワイヤスロットを備えており，前記アーチワイヤスロットを開閉するべく移動可能なロック部材を備えた歯列矯正ブラケットであって，前記ロック部材は，一端側が前記ベース側に該ベースに沿って延びるベース側部と，他端側が前記アーチワイヤスロットの長さと略同じ幅を有してスロット上方側に延びる反ベース側部とを備える断面形状がＵ字形状になされ，且つ該反ベース側部の中央に切欠き部が設けられた弾性体から構
成されており，
前記ブラケット本体には，前記アーチワイヤスロットの開放縁部に，前記ロック部材の先端をスロット閉じ位置に係止する閉じ係止溝と，該係止溝とは反対側の縁部に前記ロック部材の先端をスロット開放位置に係止する開放係止凹部が形成されており，該係止溝の長手方向中央部分には，前記切欠き部に対応して該係止溝を埋めるように突出したリブが形成されたことを特徴とする歯列矯正ブラケット。」
イ本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。Ａ歯面に固着されるベースを備え，該ベースから垂直方向に延びるブラケット本体，該ブラケット本体の中央にて近遠心方向に延び前方に開放したアーチワイヤスロットを備えており，前記アーチワイヤスロットを開閉するべく移動可能なロック部材を備えた歯列矯正ブラケットであっ
て，
Ｂ前記ロック部材は，一端側が前記ベース側に該ベースに沿って延びるベース側部と，他端側が前記アーチワイヤスロットの長さと略同じ幅を有してスロット上方側に延びる反ベース側部とを備える断面形状がＵ字形状になされ，且つ該反ベース側部の中央に切欠き部が設けられた弾性
体から構成されており，
Ｃ前記ブラケット本体には，前記アーチワイヤスロットの開放縁部に，前記ロック部材の先端をスロット閉じ位置に係止する閉じ係止溝と，該係止溝とは反対側の縁部に前記ロック部材の先端をスロット開放位置に係止する開放係止凹部が形成されており，該係止溝の長手方向中央部分には，前記切欠き部に対応して該係止溝を埋めるように突出したリブが
形成されたことを特徴とする
Ｄ歯列矯正ブラケット。


(5)被告による告知及びバイオデントによる原告製品の販売中止ア被告は，バイオデントに対し，平成２２年１０月１５日付け書簡（甲４。以下「甲４書簡」という。）及び本件特許公報の写しを送付した（以下，甲４書簡による告知を「本件告知１」，同告知行為を「本件告知行為１」という。）。甲４書簡には次のとおり記載されていた。
「さて，貴社が販売されております歯列矯正用のブラケット（商品名：Empower）（判決注：原告製品を指す。）を入手し，分析いたしましたところ，弊社としては，本製品は添付の弊社保有特許（特許第４４４４４１０号，発明の名称：歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール）の請求項１に関連するものと思料しております。つきましては，来たる１１月１５日までに貴社のご見解を賜りたく，ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。」
イバイオデント代表取締役Ｃ（以下「Ｃ」という。）は，平成２２年１１月２６日，Ａに対し，照会を受けた特許案件についてお目にかかって意見を賜りたい旨記載したメールを送付した。なお，Ａは，被告の常務取締役である。
Ａは，上記メールを受け，同年１２月２８日，Ｃに対し，「社内で相談の結果，今回は使用許諾をすべきでないとの意見が大勢を占めました。当初のご案内のとおり，弊社からの書簡に対して早めのご回答をお願いします。」と記載したメール（甲２３。以下「甲２３メール」という。）を返信した（以下，甲２３メールによる告知を「本件告知２」，同告知行為を「本件告知行為２」といい，本件告知１及び本件告知２を併せて「本件各告知」，同各告知行為を「本件各告知行為」という。）。（甲２３）
ウバイオデントは，平成２３年１月３１日付け書簡（乙１９）により，被告に対し，本件特許に抵触する可能性があるとの判断に至ったことから，同年１月末日をもって原告製品の新規販売を中止することとし，販売済みのものについては同年２月末まで猶予期間をいただきたい旨を通知した。（乙１９）
(6)本件発明に係る特許の無効
ア特許庁は，原告を請求人，被告を被請求人とする特許無効審判請求事件（無効２０１３－８００２２４）において，平成２６年１１月１２日，本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし１８に係る特許について冒認出願及び共同出願違反を理由として無効とする旨の審決をした。（甲２２）イ被告は，上記審決について審決取消請求訴訟（知的財産高等裁判所平成２６年（行ケ）第１０２７５号審決取消請求事件）を提起したが，知的財産高等裁判所は，平成２８年２月２４日，本件特許の出願人である被告は，共同発明者であるＡ及びＢのいずれからも特許を受ける権利を承継していないから，本件特許出願は冒認出願に当たると判断して棄却判決をし，同判決は確定した。（甲４２）
３争点
(1)被告による告知が不競法２条１項１４号の不正競争行為に当たるか
(2)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（被告による告知が不競法２条１項１４号の不正競争行為に当たるか）
について
〔原告の主張〕
(1)告知行為
本件では，主位的に，甲４書簡による本件告知行為１を不正競争行為たる「告知行為」であると主張し，予備的に，甲４書簡による本件告知行為１と甲２３メールによる本件告知行為２を併せた本件各告知行為を不正競争行為たる「告知行為」と主張する（以下では，本件告知１又は本件各告知を総称して「本件告知」と，本件告知行為１又は本件各告知行為を総称して「本件告知行為」ということがある。）。
(2)甲４書簡及び甲２３メールの意味
ア甲４書簡には「原告製品が本件特許権の請求項１に関連する」と記載されているが，具体的に特許と製品を特定した上で当該製品が当該特許と「関連する」と主張することは，当該製品が当該特許に係る発明の技術的範囲に属し，当該製品の輸入及び販売が当該特許権を侵害することを意味することは明白であるから，本件告知１は，実質的に，原告製品を輸入・販売していたバイオデントに対する侵害警告にほかならない。このことは，本件告知１を受けたバイオデントが，原告製品が本件特許に抵触するか否かを検討し，被告に対し，新規販売の中止を申し出ていること（乙１９）からも明らかである。また，原告が，被告に対し，平成２５年１０月１０日付通知書（甲１３）をもって，原告製品の輸入・販売が本件特許に関連する又は本件特許権を侵害する等の告知又は流布をしないこと及び原告製品に関する本件特許権の不行使を要求したのに対し，被告が当該要求を拒否したことからも，被告が，原告製品に関し，バイオデントを含む日本の顧客に対し，本件特許権を行使する意思を有していたことは明らかである。イバイオデント代表取締役のＣは，甲４書簡を受領した後の平成２２年１１月初旬頃，韓国で開催された矯正学会において，被告代表取締役Ｄ（以下「Ｄ」という。）と会った際，甲４書簡に関連して，本件特許権について使用許諾を受けることも含めて意向を聞いたところ，Ｄはその件についてはＡを窓口としているから同人に連絡するよう回答した。そこで，Ｃは，同月２６日，Ａに対し，甲４書簡の件で面談を要請する内容の電子メールを送信した（甲２３）。これに対し，Ａは，同年１２月２８日，Ｃに対し，「社内で相談の結果，今回は使用許諾をすべきではないとの意見が大勢を占めました。当初のご案内のとおり，弊社からの書簡に対して早めのご回答をお願いします。」との内容の甲２３メールを送信し，使用許諾の可能性を明示的に拒絶するとともに，Ｃによる面談の要請すら事実上拒絶した。使用許諾の可能性を明示的に拒絶し，甲４書簡に対する回答を迫るということは，原告製品の輸入・販売の中止を明示的に求めたことと同じである。
一切の協議の余地がないことを認識したバイオデントは，やむを得ず，平成２３年１月，被告に対し，「日本国内においては貴社（注：被告）の特許に抵触する可能性があるとの判断に至りました。つきましては，１月末日をもちまして当社製品『エンパワー』の新規販売を中止させていただきます。」と回答し（乙１９），原告製品の輸入・販売を中止した。ウところで，本件告知１（予備的に本件各告知）は，本件特許権が有効であり，第三者に対し本件特許権を行使できることを前提とするものであるが，本件発明に係る特許は冒認出願による無効理由を有し，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，被告による本件特許権の行使は許されない（特許法１０４条の３第１項）。


よって，被告は，原告の取引先であるバイオデントに対し，主位的に本件告知行為１により，予備的に本件各告知行為により，虚偽の事実を告知したものである。
(3)信用毀損及び違法性の有無
ア被告は，権利侵害を疑われる行為を行う本人に当たるバイオデントに対する権利侵害の申述は営業誹謗行為には該当しないと主張するが，そのような判断をした裁判例はなく根拠がない。
また，被告は，バイオデントが原告と同一視される地位にあったなどとも主張するが，バイオデントは原告とは別の法人格を有し，原告以外の製造業者の製品も多数取り扱う独立した事業主であり，原告製品についてもこれを原告から輸入して国内で販売しているだけであって原告から指揮命令を受ける立場にはないから，バイオデントが「原告の利益代表者たる地位」や「原告と同一視される地位」にあるものではない。他方，国外の供給者から被疑侵害品を輸入して国内で販売する国内取扱業者に対する侵害警告が，国外の供給元に対する営業誹謗行為に該当すると判断された事例は存在しており（知財高裁平成１９年５月２９日判決〔平成１８年（ネ）第１００６８号〕最高裁ウェブページ），同事例は，被疑侵害製品を製造する外国企業の取引先である国内販売業者に対し警告文書を送付したというものであって，本件と事実関係を共通にする。イ被告は，本件告知行為が正当な権利行使に該当し違法性が阻却されると主張する。
しかし，本件特許の無効理由は冒認出願であり，被告は，自ら願書に発明者として記載した共同発明者であるＢから特許を受ける権利の譲渡を受けていないことを熟知しながら（又は少なくとも過失によりこれを知らず），被告が単独名義で日本国における出願を行うことを出願前後を通じてＢに一切告げずに，あえて被告の単独名義による出願に及んだものである。したがって，被告は，本件告知行為時において，本件特許に冒認出願の無効理由があることを認識していたのであり，特許権者として，特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば，事実的，法律的根拠を欠くことを容易に知り得た。それにもかかわらず被告は侵害警告である本件告知行為に及んでいるのであるから，これが正当な権利行使に該当しないことは明らかである。
(4)故意過失の有無
ア被告は，本件告知行為について故意過失がないと主張する。しかし，前記(3)のとおり，被告は，冒認出願であることを熟知しながら（又は少なくとも過失によりこれを知らずに）本件特許出願に及び，その後，侵害警告に当たる本件告知行為に及んだのであるから，被告に故意（又は少なくとも過失）があったことは明らかである。
イまた，被告は，本件告知行為の約５年前にバイオデントに対し極めて友好的な形で，被告の有する別の特許権について実施許諾をしていたという経緯に照らしても，本件告知行為に対するバイオデントの対応は予想外のものであったなどとも主張する。
しかし，被告が上記実施許諾をしたのは，被告にとっての大得意でありかつ当該特許の発明者である東京医科歯科大学のＥ教授（当時）の要請に応じたものにすぎず，被告とバイオデントとの間に友好的な関係があったからではない。
したがって，バイオデントとの間の友好的な関係を強調して，バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止することの予見が困難であったとする被告の主張は失当である。
〔被告の主張〕
(1)甲４書簡の意味について
被告は，甲４書簡において，バイオデントに対し，原告製品と本件発明に係る特許との関連性を指摘したのみであるから，「虚偽の事実の告知」をしていない。
甲４書簡の文面は，「弊社としては，［原告製品］は［本件特許］の請求項１に関連するものと思料しております。つきましては，来たる１１月１５日までに貴社のご見解を賜りたく，ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。」というものであり，原告製品が本件特許を侵害する旨断定する内容ではなく，あくまで侵害の成否の検討をバイオデントに要望したものにすぎない。このような特許侵害の成否の検討を依頼する内容の書面が直ちに侵害警告とみなされ，後に当該特許が無効となれば「虚偽の告知」に該当することになるというのであれば，特許権者はライセンス交渉の打診すらもできなくなり，特許権者の権利行使を不当に制約し，萎縮させることになる。したがって，本件告知行為１は正当な特許権の行使であり，不競法２条１項１４号にいう「虚偽の事実の告知」には該当しないものと解すべきである。
(2)信用毀損及び違法性の有無について
ア権利侵害を疑われる行為を行う本人に対して権利侵害の事実を申述する行為は，それによって，当該本人の外部的評価であるところの信用が毀損されることはないから，営業誹謗行為（不競法２条１項１４号の不正競争）には該当しない。被疑侵害製品の販売者に対する侵害告知行為が当該製品の製造者との関係で，営業誹謗行為に該当することはあり得るが，それは，当該製造者に対して直接権利主張を行うことができる場合に限られるというべきであり，被疑侵害製品の製造者の行為自体は権利侵害を構成せず，したがってその製造者に対して権利主張を行うことができないような事情の下においては，当該製品の販売者に対する侵害告知行為は類型的に営業誹謗行為に該当しないと解すべきである。
本件において，原告は原告製品を海外で生産し，バイオデントがこれを原告から購入し，日本に輸入して販売していたから，日本国内で本件発明を実施していたのは原告ではなくバイオデントであった。そして，バイオデントは日本における原告の販売代理店であり，日本における原告製品の販売に関し原告の利益代表者たる地位にあった。つまり本件特許の被疑侵害行為である日本における原告製品の販売に関し，バイオデントは製造者である原告と同一視されるべき地位にあったのであり，バイオデントに   対する   本件告   知行為   は原告   に対す   るそれ   と同一   視され   るべき   である。
よって，被告がバイオデントに対して行った本件告知行為は，営業誹謗行為を構成しない。
イまた，本件告知行為は被告による本件特許の正当な権利行使としてなされたものであり，違法性が阻却される。すなわち，競業者が，特許権を侵害していると疑われる商品を製造・販売している場合に，特許権者が競業者の取引先に対して，当該商品が自己の特許権を侵害する旨を告知する行為は，後日，当該特許権の無効が審決等により確定したときには虚偽の事実の告知に一応該当するものの，特許権者による告知行為が，取引先自身に対する特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたものであると認められる場合には，違法性が阻却される（東京高裁平成１４年８月２９日判決・判時１８０７号１２８頁）。


本件では，本件発明に至る経緯及び出願前後の経緯に照らせば，本件発明について特許を受ける権利の共有持分はＢから被告に対し有効に譲渡されたものと被告が信じるのは全く無理からぬことであった。したがって，被告が，本件告知行為時，本件特許に無効理由があることを知っていた又はこれを容易に知り得る状況にあったとはいえない。しかも，本件において，原告自身は本件発明の実施行為を行っておらず，これを行っていたのはバイオデントのみであるところ，被告による告知行為の相手方は実施行為者であるバイオデントに限られていたこと，バイオデントに対する告知行為は一回のみである上，その内容もあくまでバイオデントとの間で原告製品が本件特許に抵触するか否かの討議を行う端緒として，侵害の成否の検討をバイオデントに要望したものにすぎず，「侵害警告」と評されるべきものではないこと，バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止したのは，原告との協議を経た上で，原告製品が本件特許に抵触する可能性があると判断したことに基づく自主的な決定によるものであったこと，バイオデントには本件告知行為に対する対応能力が十分あったこと等の事情に鑑みれば，被告による本件告知行為は，特許権者の権利行使の一環として行われたものであって，社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容，態様ではないことが明らかである。
以上のとおり，本件告知行為は，被告のバイオデントに対する特許権の正当な権利行使の一環としてされたものであり，違法性がない。
(3)故意過失の有無について
仮に，本件告知が「虚偽の事実の告知」に該当するとしても，被告には故意過失がない。
すなわち，不競法２条１項１４号に基づく告知者の損害賠償責任に関する故意過失の判断にあたっては，「特許権者の権利行使を不必要に萎縮させるおそれの有無や，営業上の信用を害される競業者の利益を総合的に考慮」（知財高裁平成２３年２月２４日判決・判タ１３８２号３３５頁）することが必要であるところ，本件発明とその出願の経緯さらには出願後の経緯からすれば，少なくとも本件告知時において，本件特許に無効理由が存することを疑わしめる合理的な理由はないから，被告に，無効理由について十分な検討をしなかったという注意義務の懈怠があったとはいえない。しかも，被告はその約５年前に，バイオデントの求めに応じ，極めて友好的な形で，被告の有する別の特許権についてバイオデントに実施権を許諾しており，そのような経緯に照らしても，本件告知行為に対するバイオデントの対応は予想外のものであった。本件告知行為を受けたバイオデントが，被告と何らの協議もしないまま自主的に原告製品の輸入・販売を中止するということは，通常人を基準として考えてもおよそ予見することが困難であったというべきである。
２争点(2)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)因果関係の存在
ア原告は，平成２２年５月から，原告製品を製造し，日本に向けて輸出し，原告の日本国内における取引先であるバイオデントが原告製品を輸入し，販売していた。ところが，バイオデントは，被告から本件告知を受けたために，平成２３年１月以降，原告から原告製品を購入することを止め，日本における原告製品の販売を中止し，そのため，原告は，原告製品を日本に輸出することができなくなった。なお，その後，原告が本件特許について無効審判を請求し，本訴を提起した上，バイオデントに対し，本件特許には無効理由がある旨の説明等をしたことにより，バイオデントは，平成２６年から，原告製品の日本における販売を再開した。このように，バイオデントは，特許権者である被告から本件特許の侵害警告に当たる本件告知行為を受けたからこそ，原告製品の新規の輸入・販売を中止したものである。そして，被告は，バイオデントに対し，原告製品の輸入・販売を中止させることを目的として，又は少なくともバイオデントが原告製品の輸入・販売を中止することがあり得ることを認識しながら，本件告知行為をした。
したがって，本件告知行為とバイオデントの原告製品の輸入・販売の中止によって発生した原告の損害との間に相当因果関係があることは明らかである。
イ被告の主張に対する反論
この点に関して被告は，バイオデントが原告製品の新規の輸入・販売を自主的に中止したものであり，本件告知行為と原告の損害の間に因果関係が存在しないなどと主張する。
しかし，被告の上記主張は，営業誹謗の被告知者に自主的な判断のできる能力さえあれば損害との因果関係を欠くとするものに他ならず，行為と損害との間に相当因果関係があれば足りるとする通説判例に背くものであって失当である。
(2)損害額
ア原告製品の市場について
原告製品及び被告の製造・販売に係る「クリッピー」との名称のセルフライゲーションブラケット製品（以下「被告製品」という。甲９０）は，いずれも本件発明の実施品である歯列矯正ブラケット（以下，本件発明の実施品である歯列矯正ブラケットを「対象製品」という。）である。本件発明の優れた作用効果から，対象製品は需要が高く，いわゆる売れ筋の製品である。
そして，日本における対象製品の市場規模は，平成２２年から現在に至るまで，１年当たり，少なくとも８億円，販売数量は少なくとも８８万個であるが，平成２２年以降現在に至るまで，日本において販売されている対象製品は，被告製品と原告製品の２製品のみであり，両者は二者択一的な競合関係にある。
ところが，被告は，本件告知行為によって，平成２３年１月から平成２５年１２月までの間，原告製品を市場から排除し，対象製品の市場を独占し，他方で，原告は，同期間中に原告製品をバイオデントに販売することにより得られたはずの利益を失った。
また，平成２６年に，原告製品の日本における販売が再開されたが，一旦市場から排除された原告製品について，再び顧客を獲得して販売を拡大することは容易ではなかったから，販売再開後においても，原告は，本来，本件告知行為がなければ販売できた原告製品に係る利益を失った。
イ原告製品の種類
(ｱ)原告製品には，メタル製品，クリア製品，ＤＢ（ダイレクトボンド）チューブ製品及びウェルダブルチューブ製品の合計４種類の製品が存在する。
メタル製品（以下「原告製品①」という。）は，金属製の歯列矯正ブラケットである。
クリア製品（以下「原告製品②」という。）は，セラミック製の歯列矯正ブラケットである。
ＤＢ（ダイレクトボンド）チューブ製品（以下「原告製品③」という。）は，特に口腔内最奥の臼歯用とされ，歯に直接装着される歯列矯正ブラケットである。「チューブ」とは特に口腔内最奥の臼歯用とされた歯列矯正ブラケットを意味し，「ダイレクトボンド」とは歯に直接装着されることを意味する。


ウェルダブルチューブ製品（以下「原告製品④」という。）は，特に口腔内最奥の臼歯用とされた歯列矯正ブラケットで，バンドに溶接して歯に装着される歯列矯正ブラケットである。
(ｲ)以上の各原告製品は，いずれも被告製品と同様のセルフライゲーションブラケットであり，かつ，本件発明の特徴的部分である(a)ロック部材の反ベース側部の中央に切欠き部が設けられている構成及び(b)ブラケット本体の係止溝を埋めるように突出したリブが形成されている構成を有し，本件発明の各構成要件を充足する実施品である。なお，被告は，原告製品④は本件特許の実施品ではないと主張するが，仮に原告製品④が「歯面に固着されるベース」（構成要件Ａ）を文言上充足しないとしても，均等論の適用により原告製品④は本件発明の技術的範囲に属する。また，少なくとも，「原告製品④がバンドに溶接された状態の物」は本件発明の実施品であるといえるから，原告製品④は本件発明の実施品の生産にのみ用いる製品として間接侵害品（特許法１０１条１号）に当たる。そして，均等論の適用により本件発明の技術的範囲に含まれる製品や間接侵害品も対象製品に含まれる。
ウ原告製品の１個当たりの利益額
(ｱ)原告製品の１個当たりの限界利益は次の表のとおりである（単位は米国ドル）。
●省略●
(ｲ)原告が，本件告知行為時にバイオデントに販売していたものは原告製品①のみであり，原告製品②ないし④は，本件告知行為の後に，原告が開発を完了し，世界各国で販売開始したものであるが，バイオデントは，本件告知が，本件発明の技術的範囲に属する製品に対する侵害警告であり，原告製品②ないし④を販売すると本件特許の侵害となると考えたことから，原告製品②ないし④についても原告から購入して日本市場で販売しようとはしなかった。
被告による本件告知行為時においてバイオデントが販売していた原告製品が原告製品①だけであったとしても，原告がその後も引き続き，材料や形状の異なる対象製品を開発し，バイオデントが当該対象製品を販売することがあり得ることは，被告において当然に想定できたから，本件告知行為によって，現に販売していた原告製品①のみならず，その後に原告によって開発される本件発明の実施品をもバイオデントが販売しなくなることは想定し得た。
したがって，バイオデントによる原告製品①の販売中止のみならず，原告製品②ないし④の販売不開始についても，本件告知行為と相当因果関係がある。
そして，原告は，原告製品②について平成２４年（２０１２年）５月に米国，カナダ及び欧州で，原告製品③について同年１月に米国，カナダ及び欧州で，原告製品④について同年３月に米国及びカナダで，それぞれ販売を開始しており，本件告知行為がなければ，薬事法上の認証に要する期間（約半月ないし２か月余）を考慮しても，原告はバイオデントに対し，同年４月，遅くとも５月から原告製品②ないし④を販売することができた。
(ｳ)原告の逸失利益を算出するに当たり，原告製品①ないし④の全体を捉えて，その平均的限界利益を考える場合には，原告製品①ないし④の販売量をも考慮した加重平均の考え方が採用されるべきである。平成２７年の１年間を通じて，原告はバイオデントに対し，原告製品①ないし④を販売しており，その量は，原告製品①が●（省略）●個，原告製品②が●（省略）●個，原告製品③が●（省略）●個，原告製品④が●（省略）●個であった（合計●（省略）●個）。これを基に，各製品の販売量を考慮した加重平均の考え方で，原告製品１個の限界利益を計算すると，以下のとおり●（省略）●米国ドルである。
●（省略）●
したがって，本件告知行為がなければ，原告がバイオデントに販売できた原告製品の１個当たりの平均利益額は，平成２４年３月（遅くとも４月）までは，●（省略）●米国ドル（原告製品①の限界利益），同年４月（遅くとも５月）からは，●（省略）●米国ドル（原告製品①ないし④の加重平均による限界利益）である。
エ本件告知行為がなければ原告製品を販売できた数量及び損害(ｱ)平成２３年１月１日から平成２５年１２月３１日まで前記アのとおり，対象製品の市場規模は，平成２２年から現在に至るまで，１年当たり，少なくとも８億円，販売数量は少なくとも８８万個であるから，平成２３年１月１日から平成２５年１２月３１日まで（３年間）の対象製品の市場規模は，販売数量にして，少なくとも２６４万個（８８万個×３）である。
ところで，対象製品についてみると，原告製品と被告製品は市場において特段の価格差はない。また，バイオデントと被告の対象製品の販売力について，その比率は，バイオデントを少なく見積もっても，●（省略）●である。
したがって，本件告知行為がなければ，バイオデントは，対象製品の市場の少なくとも●（省略）●を獲得していたといえるから，本件告知行為がなければ，同期間において，バイオデントは，少なくとも●（省略）●個（２６４万個の●（省略）●）の原告製品を販売することができ，原告はバイオデントに対し，同数の原告製品を販売することができた。
よって，原告は，同期間において，少なくとも２７０万０７００米国ドル（●（省略）●米国ドル×●（省略）●個。１００米国ドル未満は切り捨て，以下同じ。）の損害（逸失利益）を被った。
（判決注：原告は，当初原告製品１個当たりの利益額を●（省略）●米国ドルであると主張しており，同主張は後に上記ウ(ｳ)のとおりの主張に変更したものの，損害額の総額の主張においては，上記１個当たりの利益額を基礎として算出した額による主張を変更していない。下記(ｲ)も同じ。）
(ｲ)平成２６年１月１日から平成２８年２月１５日まで上記期間（２５．５か月）の対象製品の市場規模は，販売数量にして，少なくとも１８７万個（８８万個×２５．５／１２）であるから，本件告知行為がなければ，バイオデントは，同期間において，少なくとも●（省略）●個（１８７万個の●（省略）●）の原告製品を販売することができ，原告はバイオデントに対し，同数の原告製品を販売することができた。


ところが，原告は，同期間において，バイオデントに対し，原告製品を●（省略）●個販売したにすぎないから（甲９１・第４項），本件告知行為がなければ，原告は，同期間において，さらに少なくとも●（省略）●個（●（省略）●個－●（省略）●個）を販売して利益を得ることができた。
したがって，原告は，同期間において，少なくとも１３７万７８００ドル（●（省略）●米国ドル×●（省略）●個）の損害（逸失利益）を被った。
オ弁護士費用
原告は，被告の本件不法行為による損害を回復するため本件訴訟を提起せざるを得ず，そのために弁護士費用相当額の損害を被った。本件訴訟にかかる相当弁護士費用は，３０万米国ドルである。
カ結語
よって，原告は，被告に対し，不競法４条本文及び民法７０９条に基づき，損害賠償金４３７万８５００米国ドル及びうち２７０万０７００米国ドルに対する平成２６年１月１日から，うち１６７万７８００米国ドル（１３７万７８００米国ドルと３０万米国ドルの合計額）に対する平成２８年２月１６日から各支払済みまで，年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(3)損害額に係る被告の主張に対する反論
ア原告製品②ないし④の販売開始時期について
(ｱ)原告製品②について
被告は，原告製品②に関し，米国食品医薬品局（以下「ＦＤＡ」という。）のクリアランスを得た平成２４年（２０１２年）１２月１４日までの間，原告には法的保護に値する逸失利益は存在しないと主張するが失当である。
クラスⅡに属する医療機器（原告製品②はこれに属する。）については，連邦食品医薬品化粧品法（FederalFood,Drug,   andCosmeticAct(FD&CAct)）セクション５１０（ｋ）に基づき，ＦＤＡに対し市販前届出を行い，ＦＤＡのクリアランスを得る必要がある場合と，市販前届出を要せず，ＦＤＡの承認を得る必要がない場合の二つの場合がある。そして，ＦＤＡの定めるガイドライン（甲１６８別紙３）によれば，市販前届出をしてクリアランスを得ている医療機器を改良した製品については，「例えば，デザイン，材料，化学組成，エネルギー源又は製造方法における重大な変更もしくは改良のように，当該医療機器の安全性もしくは有効性に重大な影響を与える」場合又は「当該医療機器の用途に主要な変更又は改良をする」場合に該当しないのであれば，新規の５１０（ｋ）の届出及びクリアランスは不要である。原告は，原告製品②について，平成２０年８月４日付けでＦＤＡのクリアランス（乙１１５）を得ていた「Ｒａｄｉａｎｃｅ」という名称のセラミック製ブラケットを改良したものであり，新規の５１０（ｋ）の届出は不要であると判断して，ＦＤＡへの届出をすることなく販売を開始した。後に，原告は，平成２４年（２０１２年）１２月１４日付けのクリアランスの書面（乙８９）を受領しているが，同書面において原告製品②は「Ｒａｄｉａｎｃｅ」と実質的に同等の製品と判断されており，上記原告の判断が正しかったことが同書面により確認されたといえる。
よって，平成２４年１２月１４日以前の原告製品②の米国内での販売が適法であったことは明らかである。
(ｲ)原告製品③及び④について
被告は，原告作成の新製品情報資料（甲１４２）が不自然な体裁であるなどと指摘し，原告製品③及び④の宣伝開始時期について疑義があるかのような主張をする。
しかし，原告従業員が，平成２４年１月１０日に電子メール（甲１７０）により，上記資料を修正した資料（甲１６９）を原告社内及び社外の販売担当者に宛てて送付したという事実からしても，原告が，原告製品③及び④について，平成２４年（２０１２年）１月上旬に，新製品として市場において宣伝を開始したことは明らかである。
イバイオデントの販売力について
被告は，被告製品の販売会社である株式会社トミーインターナショナル（以下「トミーインターナショナル」という。）とバイオデントの販売実績の数値を踏まえると，バイオデントの販売力は高くなく，原告製品のシェアは２割程度であるなどと主張する。
しかし，トミーインターナショナルの扱う歯列矯正ブラケットには，相当の割合で，本件発明の構成を採用したものがあるのであり，無効な本件特許権によって不当に市場を独占したためにトミーインターナショナルの販売実績が高いものとなっているにすぎない。
よって，バイオデントの本来の販売力（本件特許権によって不当に市場から排除されなかった場合の販売力）は，歯列矯正ブラケットの各実績数値の比率から推測されるバイオデントの販売力よりも，大きいと推認される。
ウ被告製品Ｃの構成要件該当性について
被告は，被告製品のうち，「クリッピーＬリンガル」（以下「被告製品Ｃ」という。）については，本件発明の実施品ではないと主張するが，失当である。
被告製品Ｃにおいては，「ロック部材は，一端側が前記ベース側に該ベースに沿って延びるベース側部と，他端側がアーチワイヤスロットの長さと略同じ幅を有してスロット上方側に延びる反ベース側部とを備え」ており，本件発明の構成要件Ｂを充足する。被告は，被告製品Ｃは，被告が保有する特許第４４１１５７３号（以下「５７３号特許」という。）の実施品であると主張するが，５７３号特許の実施例の図面（乙８０，図２及び４）をみても，明確に「ベースに沿って延びるベース側部」を備えた「ロック部材」が記載されている。


また，被告は，均等論の適用に関し，置換容易性の要件の充足を争っている。しかし，被告の置換容易性の判断時期に関する主張は，置換容易性の判断基準時を「対象製品等の製造等の時点」と判示する最高裁判所平成１０年２月２４日第三小法廷判決（民集５２巻１号１１３頁）に反するものである。被告は，被告製品Ｃが５７３号特許の実施品であることをもって置換容易性がない旨主張しているが，別の特許の実施の有無は置換可能性とは関係がない。すなわち，「別の発明」の出願人が当該発明について特許登録を受けても，当該「別の発明」の実施がそれとは異なる特許発明の実施にも該当するのであれば，利用発明の関係にあることになるにすぎないし，均等論で問題になっている置換部分とは，問題となっている発明の構成要件のうち被疑侵害製品が充足しない構成部分をいうのであって，当該部分以外の構成について別の特許が成立していたとしても置換容易性の判断には関係がないからである。
エ限界利益額について
(ｱ)被告は，原告の主張する原告製品の平均販売価格に重大な疑義があるなどと主張する。
しかし，インボイス（甲１０１ないし１３９）をみれば，原告製品①，③及び④について，それぞれ，製品１個当たり●（省略）●米国ドル，●（省略）●米国ドル，●（省略）●米国ドルという一種類の販売価格しか存在しなかったことが分かる。これらは，原告従業員Ｆの宣誓供述書（甲９１・第５項）で報告された「バイオデントに対する２０１５年製品毎の平均的販売価格」の数字そのものである。
これに対して，原告製品②については，●（省略）●米国ドルと●（省略）●米国ドル（●（省略）●米国ドルの１０％引）の二種類の販売価格が存在したことが分かる。これは，原告が，当時，原告製品②につきバイオデントに対し，月ごとに購入数量基準を設け，これをクリアした場合には翌月に１０％割引の価格を適用するという取り決めをしていたことによる。上記宣誓供述書の「バイオデントに対する２０１５年製品毎の平均的販売価格」における「８．０５米国ドル」という原告製品②の平均的販売価格はかかる２種類の販売価格による取引から平均価格を算出したものである。
したがって，被告が主張するような「重大な疑義」は存在しない。(ｲ)被告は，限界利益の算出において，インサイド・キャパシティ費用及びキャパシティ・オーバーヘッド費用を控除すべきであると主張する。しかし，インサイド・キャパシティ費用は，製品製造の各工程の直接労務費用を示したもので，原告社内の従業員の労務に相当する金額を原告社内の基準により定めてこれを便宜的に各製品に割り当てたものにすぎない。また，キャパシティ・オーバーヘッド費用は，各製品の製造のために要する各種の変動間接費を示したもので，実際に原告製品が１個製造される度に支出が必要となる費用ではなく，原告社内の従業員の労務等に相当する金額を原告社内の基準により定めてこれを便宜的に各製品に割り当てたものにすぎない。
したがって，かかるインサイド・キャパシティ費用及びキャパシティ・オーバーヘッド費用は原告製品１個当たりを追加的に製造，販売する際に直接必要となる費用（直接変動費）ではないから，被告の主張は失当である。
また，原告は，バイオデントに納品する原告製品については個別パッケージをしていないから，パッケージ費用を控除すべきである旨の被告の主張も失当である。
(ｳ)被告は，Ｂに対するライセンス料についても控除すべきであると主張する。
しかし，本件告知行為により，原告がバイオデントに原告製品を販売できなかったことによる不正競争ないし不法行為に基づく損害賠償請求において，原告とＢとの間の原告製品に関するライセンス料の支払いの要否は原告とＢとの内部関係の問題にすぎないから，原告の損害額から控除すべき理由がない。
また，仮に，将来原告がＢに対しライセンス料を支払うことになったとしても，それを被告の原告に対する損害賠償金の金額から予め控除することは不合理である。なぜなら，そもそも，本件訴訟において，原告がバイオデントに日本市場で本来販売できたと主張する分（損害賠償対象分）については，ライセンス料の支払は要しないと解される上，本件発明にかかる特許は無効審判で確定的に無効となり，原告とＢとの間の契約が想定していたこととは異なる事態となっているから，原告がＢに対してライセンス料相当分を支払う必要があるか否かについては原告とＢの協議を要する事項であって，未だその額も確定しない状況である。したがって，被告の上記主張は失当である。
(ｴ)被告は，原告とバイオデントの間の取引には１米国ドル１００円の優遇為替レートがあったと主張するがそのような事実はない。原告とバイオデントとの間の原告製品に関する取引はドル建てで行われており，両者間で為替レートについて合意したことはない。
また，被告は，バイオデントの日本国内での原告製品②の割引販売価格（被告主張によると９６０円）が原告からの仕入れ価格（同９７４円）を下回っていたなどと主張するが，上記割引販売価格は平成２７年９月１４日から同年１１月３０日までの期間限定の割引であるし，同期間において，バイオデントは，原告製品②について１０％の割引価格●（省略）●米国ドル（被告主張の為替レートである１米国ドル当たり約１２１円により計算すると●（省略）●円）の適用を受けていたから，被告主張の為替レートを前提としても原価割れは生じていない。
オ損益相殺について
被告は，バイオデントによる「矯正材料・消耗品の販売実績」について，本件告知行為による原告製品①の販売中止前よりも，販売中止後の方が上回っていることを理由として，原告には逸失利益が発生していないと主張する。
しかし，本件告知行為に起因する原告製品の販売中止による逸失利益の算定において問題となるのは，本件告知行為がなかったとした場合に原告製品がどの程度販売され，どの程度利益を得られたかということであり，原告製品以外の製品の販売状況は関係がない。仮に原告製品以外の製品の売上が増大したとの事実が存在したとしても，本件告知行為がなければ原告製品が販売中止されることもなく他の製品と同様に販売されていたはずであり，原告に逸失利益が発生することに何らの変わりはない。したがって，被告の上記主張は失当である。
〔被告の主張〕
(1)因果関係の有無について


本件告知と原告の主張する損害との間には相当因果関係がない。すなわち，本件告知の内容は，原告製品が本件特許を侵害する旨断定するものではなく，あくまで侵害の成否の検討をバイオデントに要望したものにすぎず，バイオデントは，原告の関連資料を確認し，さらに原告との協議を経たうえで，原告製品が本件特許に抵触する可能性があるとの判断を自ら行い，原告製品の新規の輸入・販売を自主的に中止したものである。したがって，仮にバイオデントが原告製品の輸入・販売を中止したことにより，原告が何らかの損害を受けたとしても，それは，専らバイオデントによる自主的な取引中止の判断から生じた結果であって，本件告知行為を直接の原因とするものではなく，本件告知と相当因果関係にある損害ではない。
(2)損害額について
ア被告製品について
(ｱ)原告が指摘する被告製品（被告の製造・販売に係るセルフライゲーションブラケット製品「クリッピー」）には，「ミニクリッピー」（以下「被告製品Ａ」という。），「クリッピーＣ」（以下「被告製品Ｂ」という。）及び「クリッピーＬリンガル」（被告製品Ｃ）の三つがある。(ｲ)被告製品のうち，被告製品Ａ及びＢが，対象製品（本件発明の実施品である歯列矯正ブラケット）であることは認めるが，被告製品Ｃについては，対象製品であることを否認する。
被告製品Ｃは，本件特許とは別に被告が保有する５７３号特許の実施品であり，本件発明の「ベースに沿って延びるベース側部」を備えた「ロック部材」という構成要件（構成要件Ｂ）を欠くので，対象製品に該当しない。そもそも，被告製品Ｃは，歯の裏側に装着して使用するいわゆるリンガルブラケットであり，歯の表側に装着して使用する原告製品や被告製品Ａ及びＢとは具体的用途が異なるのであり，実質的に考えても，原告の損害を算定するにあたって考慮されるべき製品ではない。また，原告は，被告製品Ｃについて均等論を適用する旨主張する。しかし，被告は，本件特許出願後に，本件発明のようにロック部材（クリップ）をスライドさせるのではなく，これを回転させて開閉する構成に想到し，かかる構成に関する発明について５７３号特許を取得したのであり，当該構成を採用した被告製品Ｃが均等論適用の要件である容易想到性（置換容易性）を欠くことは明らかであるから，原告の上記主張は失当である。なお，容易想到性の判断は，被疑侵害行為が，均等論の対象である特許発明の公開後に出願された別の特許発明を実施するものである場合には，当該別の発明が出願後に公開されることにより容易想到性が認められることになると不合理なので，当該別の発明について特許出願がされた時点（本件では平成１３年８月２４日時点）を基準とすべきである。
イ原告の逸失利益算定方法について
(ｱ)原告の主張する市場シェアに基づく逸失利益の算定方法は，少なくとも次の二点において不合理である。
ａ原告は自らの主張を証明する証拠を何ら提出していない。ｂ対象製品が一つの市場を構成しているという想定には合理性がない。原告製品①の販売が再開された平成２６年における被告製品Ａの販売数量が平成２５年よりも増加していることからわかるように，原告製品の売上が増加すれば被告製品の売上が減少するという関係にない。また，本件発明の実施品ではない製品であっても，例えば，フォレスタデント・ジャパン株式会社が日本において販売している「クイックブラケット」（乙８１）など，本件発明の実施品とほぼ同様の効果を奏する競合品が存在する。そして，これらの競合品を除外した市場を想定すべき理由がない。
(ｲ)仮に原告のいう対象製品からなる一つの市場を想定するとしても，その市場規模が１年当たり少なくとも８８万個である旨の原告の主張は事実に反する。
原告の主張に沿って，原告製品①ないし④及び被告製品ＡないしＣの全てを対象製品に含めたとしても（もっとも，前記のとおり被告製品Ｃは対象製品ではない。），平成２２年から平成２７年まで間の実際の販売数量は下表のとおりであり（甲９１，乙８２，９４），●（省略）●にすぎない。
●（省略）●
なお，被告製品Ｃは対象製品ではないから，これを除くと，販売数量は下表のとおりとなり，●（省略）●にすぎない。
●（省略）●
(ｳ)さらに，バイオデントと被告の対象製品の販売力の比率は●（省略）●で，本件告知行為がなければバイオデントが対象製品の市場の●（省略）●を獲得していたという原告のシェアに関する主張には何の根拠もない。
株式会社アールアンドディの統計資料（乙９７ないし１０３）に示される過去の販売実績でいえば，「矯正材料・消耗品」というカテゴリーにおいても，「ブラケット」というカテゴリーにおいても，バイオデントのシェアは●（省略）●に満たない。そして，本件告知行為の前後を通じ，それらのシェアに顕著な変化は認められない。そうすると，仮に対象製品の市場が存在すると仮定しても，そこにおける原告製品のシェアはせいぜい２割程度と推認される。
また，原告が損害賠償請求対象期間中，常に一定のシェアを有していたものと認めることはできない。原告製品は，平成２６年から平成２７年にかけて販売数量を倍増させているが，その要因は製品ラインナップの拡大や原告製品の市場への浸透が考えられる。そうすると，原告製品のシェアは平成２２年における●（省略）●を出発点として漸増し，平成２７年に約●（省略）●の本来的シェアに到達したと認めるべきであり，これを損害賠償請求の対象となっている全期間に均せば，約●（省略）●程度となる。
(ｴ)以上のとおり，原告の逸失利益算定方法が完全な誤りであることは明らかであり，採用の余地は全くない。
ウ原告製品の１個当たりの平均利益額について
(ｱ)原告製品②ないし④について
原告は，本件告知行為のためにバイオデントが原告製品②ないし④を原告から購入して日本で発売開始する時期が遅れ，これによって原告に生じた逸失利益も本件告知行為との間に相当因果関係が認められるなどと主張する。


しかし，そもそも原告製品④については対象製品該当性自体が問題となるうえ（原告は原告製品④について「バンドに溶接して歯に装着する歯列矯正ブラケット」であると主張しているところ，そうであるとすれば，歯面に固着されるのはバンドであるから，「歯面に固着されるベース」（構成要件Ａ）を備えておらず，本件発明の実施品に当たらない。），その点を措くとしても，被告製品②ないし④に関して本件告知行為と相当因果関係のある損害が生じたということはできない。すなわち，被告が本件告知の対象としたのは原告製品①のみであり，その時点で開発すらされていなかった原告製品②ないし④に関する損害の発生が，同時点で被告に予見可能であったということはできない。原告は，原告製品を発売する以前から，「Ｔ３」，「ＶｉｓｉｏｎＬＰ」という別の２種類のセルフライゲーションブラケットを販売していたが，それらはいずれもメタル製ブラケット製品であり，セラミック製ブラケット製品や奥歯用のチューブ製品のラインナップは有していなかった。このことからしても，原告が原告製品②ないし④を開発し，バイオデントを通じて日本で発売するなどということは，本件告知行為の時点において被告に予見できることではなかった。
したがって，本件告知行為に起因して原告に損害が発生したとしても，それは原告製品①に関するもののみである。
(ｲ)原告製品①に係る損害について
バイオデントの被告に対する平成２３年１月３１日付書簡（乙１９）には，「［平成２３年］１月末日をもちまして当社製品『エンパワー』の新規販売を中止とさせていただきます。」，「ただし……すでに販売させていただいた得意先につきましては，迷惑をおかけすることのないよう，２月末日まで猶予期間をいただければ幸いに存じます。」と記載されており，バイオデントは平成２３年１月以降も原告から原告製品を購入していた疑いが強い。したがって，平成２３年１月１日からバイオデントに対する原告製品の販売を中止したという原告の主張には根拠がない。また，平成２６年１月の販売再開後には，原告に損害が生じたとは認められないから，原告製品①について逸失利益が認められるとしても，その最大額は，同製品の販売が中止された期間に係るものに限られる。ところで，原告製品①の逸失利益とは，本件告知行為がなく，原告がバイオデントに対して原告製品①の販売を継続していれば本来得られていたであろう利益をいうのであり，本件告知行為前における原告製品①の販売実績に基づいて算定されるべきである。万が一，販売再開後の原告製品①の販売実績が考慮対象になるとしても，以下に述べる理由から，少なくとも平成２７年以降の販売実績は参酌されるべきでない。日本では，一般に，歯列矯正患者は，前歯については審美性を重視してセラミック製ブラケットを選択し，奥歯については安価であり機能的にも優れているメタル製ブラケットを用いる傾向にあるから，セラミック製ブラケットの販売数量が増加すると，対応するメタル製ブラケットの販売数量も増加する。原告製品①の販売数量実績を見ると，平成２６年６月以前の販売数量と原告製品②が発売された同年７月以降の販売数量は大きく異なり，ほぼ倍増している。したがって，原告製品②が発売された後の販売数量を基礎として，販売中止期間中の原告製品①の逸失利益を算定するのは不合理である。さらに，平成２２年の販売開始時にはなかったパッシブタイプの原告製品①（乙８８）が，平成２６年１０月以降販売されている（甲５０，５２，５６）。パッシブタイプのブラケットとは，クリップが（比較的太い）アーチワイヤをアーチワイヤスロットの底面方向に押さえつけない仕様になっているセルフライゲーションブラケットをいうが，被告製品Ａにはこのような仕様の製品は存在しない。このようなパッシブタイプの製品がラインナップに加わったことが，平成２２年と比較して平成２６年の原告製品①の販売数量が伸びている一因と考えられる。
(ｳ)原告製品②ないし④の販売開始時期について
原告は，原告製品②ないし④を平成２４年４月，遅くとも同年５月には日本で販売開始したはずであると主張するが失当である。原告製品②を米国内で販売するには，連邦食品医薬品化粧品法セクション５１０（ｋ）に基づく申請をして，合法的に市販されている医療機器との実質的同等性の確認を受けることが必要である。そして，原告は，ＦＤＡのクリアランスを平成２４年（２０１２年）１２月１４日に得ているから（乙８９），同日までは合法的に米国内で原告製品②を販売することはできなかった。
したがって，原告が，同日以前に日本国内で原告製品②を販売開始することはあり得ない。
次に，メタル製ブラケットである原告製品③及び④は，市販化にあたって５１０（ｋ）申請は要求されないものの，米国以外の他の外国における原告製品③及び④の発売時期が米国での発売時期から数か月遅れていること（甲９４・訳文１０頁の表参照），原告製品①の日本での発売が米国での発売から２か月遅れていること，原告製品③及び④の実際の日本における販売時期が原告製品①の販売再開の時期から数か月遅れ，原告製品③と④の販売時期もずれていること等の事情からすれば，本件告知行為がなければ，平成２４年４月，遅くとも同年５月には原告製品③及び④を発売していたという原告の主張は到底認められない。なお，原告が提出した原告製品③及び④に関する同年１月上旬作成の新製品情報資料（甲１４２）は不自然な体裁となっており，これをもって同月頃に原告製品③及び④の販売活動がされていたことが立証されているとはいえない。
(ｴ)限界利益額について
原告の限界利益額の算出方法には誤りがある。
すなわち，原告は，原告製品①の限界利益は●（省略）●米国ドルであり，その前提として平均販売価格が●（省略）●米国ドルであると主張するが，原告従業員の陳述書（甲９１・第４項）によれば，平成２２年（２０１０年）の原告製品①の平均販売価格は●（省略）●，平成２６年（２０１４年）は●（省略）●であり，原告の主張する額とは異なる。また，原告は，原告製品②の平均販売価格が●（省略）●米国ドルであると主張するが，原告提出のインボイス（甲７０，７２，７４）によれば，原告製品②の平均販売価格は●（省略）●米国ドルにすぎない。このように，原告が，限界利益額の算定の前提として主張する平均販売価格には重大な疑義がある。


次に，原告の主張する限界利益額においては，控除すべき費用が考慮されていない。
すなわち，インサイド・キャパシティ費用（直接労務費用）及びキャパシティ・オーバーヘッド費用（変動間接費）は原告製品の製造・販売に係る直接変動費に該当するから，原告製品の限界利益を算定するにあたって控除すべきである。また，原告はバイオデントに原告製品を納入する際，個別のパッケージをしていると思われるところ，パッケージ費用（包装材料費等）は直接変動費に該当するから，これを控除すべきである。そして，原告が，独占的ライセンス契約に基づきＢに支払うランニングロイヤリティも直接変動費に該当するからこれを控除すべきである。さらには，平成２７年当時，原告とバイオデントの間の取引には１米国ドル１００円の優遇為替レートによる価格調整メカニズムの適用があったはずであり，かかる価格調整メカニズムの合意の存在は，同年の日本矯正歯科学会キャンペーンにおけるバイオデントの割引販売価格（９６０円）が原価（８．０５米国ドル＝約９７４円。同年の三菱東京ＵＦＪ銀行の対米国ドル平均為替レート１米国ドル当たり約１２１円で計算。）割れしていることから裏付けられる。このような優遇為替レートの適用は，販売代金の実質的な割引にほかならず，当該割引額は原告の利益額を算定するに当たり控除されなければならない。
エ損益相殺について
平成１９年から平成２６年までの８年間において，バイオデントとトミーインターナショナルの国内市場シェア比率に顕著な増減はない。バイオデントは平成２３年から３年間，原告製品①の販売を中止したとされているにもかかわらず，その間，バイオデントの販売実績が特に減少したという事実はなく，むしろ矯正材料・消耗品についてもっとも高い販売実績をあげたのは販売中止期間中の平成２４年である（３億７８００万円）。また，平成１９年から平成２２年までの４年間におけるバイオデントの１年当たりの矯正材料・消耗品の平均売上額は２億７８７５万円であるのに対し，原告製品①の販売を中止していたとされる平成２３年から平成２５年までの３年間における同社の１年当たりの矯正材料・消耗品の平均売上額は３億３５００万円であり，販売中止前を上回っている。このように原告製品の販売中止期間中，バイオデントがこれだけの販売実績を残したのは，原告製造に係る他のブラケット製品の売上が増大したためと考えられるから，同製品をバイオデントに販売した原告の利益も増大したといえる。そして，販売中止期間中における原告のバイオデントに対する売上からの利得額は，販売中止期間前のそれを上回っていると推認されるから，原告は，本件告知行為によって原告製品の販売が中止された期間につき，損害を上回る利益を得たといえる。
すなわち，販売中止期間中，バイオデントは，本来であれば原告製品を販売するであろう機会を利用して，本件特許に抵触しない他の原告の製品を顧客に販売し，これによってそれまで以上の売上を得ていたものと認められるのであるから，損益相殺により，他の原告の製品の売上による原告の利得額は原告の損害額から控除されなければならない。
第４当裁判所の判断
１前記第２，２の前提事実に加え後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実が認められる。
(1)本件特許出願前後の事実経緯
アＡとＢは，本件発明の共同発明者である。なお，Ａは，被告の常務取締役である。（甲２３）
イ被告は，平成１１年１０月８日，ＡとＢを共同発明者として，本件特許を出願した。
ウＢは，本件特許の出願に先立つ平成１１年９月下旬，被告から出願書類の少なくとも一部についての英訳文（乙２１）を受領し，その内容についてコメントを返すなどしており，被告が，本件特許出願の手続きを進めていることは認識していた。（乙５５ないし５７）
エしかし，Ｂは，被告に対し，本件発明について特許を受ける権利を譲渡することについて同意する旨の意思表示をしたことはなく，また，Ａの共同持分権を被告に譲渡することに同意する旨の意思表示をしたこともない。
（甲１２，１９，４２）
オこのように，被告は，Ｂから特許を受ける権利の譲渡を受けておらず，また，Ａから特許を受ける権利の譲渡を受けることについてＢの同意を得ていなかったから，被告による本件特許出願は，特許を受ける権利を有しない者による冒認出願であった。
カＢは，平成１２年２月，被告に対し，本件特許出願における発明者欄の記載について，Ｂの名前を先にすることができるか確認をしたことがあり，Ａは，出願書類における名前の順番が異なっていても何ら違いはない旨及び欧州及び米国の出願においてはＢの名前を先に記載する旨を返答した。
（乙７，８）
キＡは，Ｂに対し，平成１２年１０月以降，複数回にわたり，本件特許出願を優先権の基礎とする米国特許出願（米国特許第６３６８１０５号にかかる出願。以下，同特許を「本件米国特許」という。）に関し，譲渡書を被告に送付するよう求めたが，Ｂが譲渡書を被告に送付することはなかった。その結果，Ｂは，被告とともに，本件米国特許（平成１２年〔２０００年〕１０月６日出願，平成１４〔２００２年〕年４月９日登録）の特許権者となっている。（甲１８，４２，乙９ないし１６，６３）クＢは，平成２５年１月１０日付けの書簡（乙１７）を送付するまで１３年以上にわたり，被告に対し，本件特許にかかる権利を主張したことはなかった。（甲４２，乙１７）
(2)本件告知にかかる事実経緯
ア被告は，平成２２年１０月１５日付けで，バイオデントに対し，甲４書簡及び本件特許公報の写しを送付した。甲４書簡には次のとおり記載されていた。
「さて，貴社が販売されております歯列矯正用のブラケット（商品名：Empower）を入手し，分析いたしましたところ，弊社としては，本製品は添付の弊社保有特許（特許第４４４４４１０号，発明の名称：歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール）の請求項１に関連するものと思料しております。
つきましては，来たる１１月１５日までに貴社のご見解を賜りたく，ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。」
イバイオデントは，被告に対し，平成２２年１１月１０日付文書により，「弊社は輸入元のアメリカンオーソドンティックス社より『開発者から製造許可を受けている。』との回答を受けておりました。現在アメリカンオーソドンティックス社に再度関連資料を確認中です。つきましては大変恐縮ではございますが，１１月３０日まで返答期間を延長していただければ幸いに存じます。」と回答した。（乙１８）