平成２３年１２月８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年（ネ）第１００４９号特許権侵害差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２０年（ワ）第３３４４０号
口頭弁論終結日平成２３年１１月１７日
判        決
控      訴      人                    X同訴訟代理人弁護士        朝      倉      正      幸
田      中      芳      美
被控訴   人        株式会   社日立   製作所同訴訟代理人弁護士        古      城      春      実
堀      籠      佳      典
玉      城      光      博
主        文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，５億円及びこれに対する平成２０年１２月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
４２項につき仮執行の宣言
第２事案の概要（略称は，審級に応じた読替えをするほか，原判決に従う。）１本件は，被控訴人が原判決別紙被告ソフト目録記載の被控訴人各ソフトをインストールしたサーバ（被控訴人サーバ）を製造，販売した行為について，控訴人が，被控訴人の上記行為は，①控訴人の有する本件特許権（特許第３２８９６４５号。発明の名称「データ入力装置」）についての間接侵害（特許法１０１条２号）に当たる旨主張して，被控訴人に対し，特許法１００条に基づく被控訴人各ソフトをインストールしたサーバの製造，譲渡等の差止め及び廃棄並びに不法行為による損害賠償として７億５７００万円（平成１４年６月４日から平成２０年までの損害及び弁護士費用）及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２０年１２月６日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め，②選択的に，控訴人が著作権を有する原判決別紙プログラム目録記載の本件プログラムの著作物の著作権（複製権）を侵害する旨主張して，上記の損害賠償を求める事案である。原判決は，①被控訴人各ソフトをインストールしたサーバは，いずれも本件発明に係る「その物の生産に用いる物」に該当しないから，特許権の間接侵害は成立しないこと，②本件プログラムが著作物に当たるとも，被控訴人が本件プログラムを複製したともいえないから，著作権侵害も成立しないことを判示して，控訴人の請求をいずれも棄却した。
このため，控訴人がこれを不服として，上記のうち損害賠償につき５億円（平成１４年６月４日から平成２３年９月末日までの損害の内金）及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２０年１２月６日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
２前提となる事実
本件請求に対する判断の前提となる事実は，原判決の事実及び理由の第２の２ないし（原判決２頁１５行目～５頁１０行目）のとおりであるから，これを引用する。
３本件訴訟の争点
本件特許権の間接侵害の有無（争点１）
プログラムの著作物の著作権（複製権）侵害の有無（争点２）
控訴人の損害額（争点３）
第３当事者の主張
１原審における主張
原審における当事者の主張は，原判決の事実及び理由の第３（原判決５頁１７行目～２７頁８行目）のとおりであるから，これを引用する。
２争点１に係る当審における当事者の主張
〔控訴人の主張〕
イ号サーバシステムは構成要件Ｆ及びＪを備えていることア構成要件Ｆ（入力処理手段）と構成要件Ｊ（情報登録手段）構成要件Ｆの入力処理手段は，ネットワーク上の所定のサーバに事前登録した入力対象のＣＡＤファイル・文書ファイルのＵＲＬ（ネットワーク上のファイル所在情報）を統合データベースの入力ファイルに書き込む，ごく一般的な処理手段である。本件発明では「データベース入力準備ファイル」，イ号サーバシステムでは「属性情報テーブル」ファイルが，書き込み対象ファイルである。以上のとおり，イ号サーバシステムが本件発明の構成要件Ｆを備えていることは明らかである。そして，イ号サーバシステムが，これらの情報の登録手段，すなわち構成要件Ｊを備えていることは，当業者にとって当然のことである（甲３，４）。
イ原判決の総括的な誤り
被控訴人は，イ号サーバシステムが，本件発明の根幹を成す構成要件Ｄ（画面表示手段）及び同Ｇ（リンク設定手段）を備えていることを認めている。原判決は，さらに進めて，上記構成要件Ｄと同Ｇを含め，構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｋをイ号サーバシステムが備えていると認定している。しかるに，原判決は，このうち，構成要件Ｆと同Ｊだけがイ号サーバシステムに備わっていないと認定したが，全く理由を述べていない。構成要件Ｆは，ネットワークサーバ上のファイル特定情報を統合データベースの入力手段であるデータ入力準備ファイルに書き込むことであって，イ号サーバシステムにデータ入力準備ファイルが備わっていることを認定する以上，データ入力準備ファイルに書き込むことは，当業者にとって当たり前のことである。構成要件Ｆで入力された指示項目に対して登録する情報，構成要件Ｇで付されたリンクさせる情報及び構成要件Ｉで関連付けされた情報種類の情報を，データベースサーバに送って登録すること（構成要件Ｊ）も，当業者にとって当然のことである。
原判決は，当然のことを備わっていないと誤って認定し，既存システムが独自に管理されるということを誤って理解し，本件発明全体の中の位置付けを看過しているものである。結局，原判決の認定は，全体として，理由らしい理由は判示していないに等しく，この点は，審理不尽である。
ウ原判決の前提の誤り
既存システムは，イ号サーバシステム全体を構成する一部となっているから，他の構成部分（イ号ソフト）と独立には存在することができず，相互に関連性をもって作動する。
イ号サーバシステムは，既存ユーザー端末に，上位リンクを持つ階層表示・製品部品表画面と操作プログラムを配信する。本件発明及びイ号サーバシステムは，このように明確に，既存システム（各端末機を含む。）が位置付けられている。原判決が，「ＵＲＬを利用して，既存システムに格納されたデータにアクセスして参照することができる」と認定しながら，「その参照情報に関する情報の入力は，既存システムの機能によって行われ」るから，「イ号サーバシステムが当該情報を入力する機能を有するものではない」と何の理由も付けずに認定しているのは，余りに短絡的で，誤りである。


以上のように，既存システムとイ号ソフトとは，基本的に密接に関連するように，すなわち，一体となるように構成されているのである。よって，原判決の「ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持されたまま各既存システムで個別管理され，かつ，その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われること」を前提とするという認定は，誤りである。
原判決は，「クライアントの要求に従って，これらの既存システムに保持された部品に関する情報が整理・記述された入力用データをコピー及び一部データ変換してイ号サーバシステム内に構築されたイ号データベースを検索し」と認定した。この内容は，本件発明の統合データベースへのデータ入力手段である「データ入力準備ファイル」そのものである。イ号サーバシステムと本件発明は，心臓部に同一の機能を有するデータベースを持っている。
以上のように，イ号サーバシステムは，本件発明のデータ入力準備ファイルと同一の入力用データファイルによるイ号データベースを備えている以上，「既存システムの機能によって行われる」と認定し，既存システムだけで運用するような「前提」を認定することの誤りは明らかである。
既存システムは，確かに独自の管理システムを持っているが，既存システム中のデータをイ号サーバシステムのデータ入力準備ファイル中のＵＲＬにつなぎ，運用するものである。
本件発明において，統合データベースで参照・運用する既存システムの情報は，「ＵＲＬ」（ネットワークサーバアドレス・ディレクトリィ・ファイル名）である。本件発明は，既存システムに存在する情報であるＵＲＬを，統合データベースで多次元検索するものである。この統合データベースのデータ入力の手段がデータ入力準備ファイルである。
本件明細書（甲２）の「データベースサーバの統合データベース」は，このデータ入力準備ファイルであり，データ入力（登録）が完了することを示している。クライ   アント   は，既   存シス   テムが   提供す   るＡＰ   Ｉ（Application    ProgramInterface）を介してデータ入力準備ファイル中のＵＲＬにつなぎ，登録・参照・更新処理を実行する。ＡＰＩは，顧客のＣＡＤ図番・文書ファイル番号を，既存システムが管理している目的ファイルの参照情報であるＵＲＬに翻訳する手段である。以上のように，原判決は，既存システムが個別に管理されていることにとらわれて，誤った認定をしているものである。
イ号サーバシステムは，「入力用データファイル」を作成してコピーし，イ号サーバシステム内のＢＯＭＭＡＲＳＤＢ（イ号データベース）に「ＤＢ構築」している。このＤＢ構築（データ入力用データファイル）は本件発明における統合データベース（データ入力準備ファイル）そのものである。よって，イ号サーバシステムでは，「その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われる」との原判決の認定は誤りである。
エ構成要件Ｆについて
原判決は，「ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいては，上記検索機能及び階層展開機能によりクライアントの表示装置（画面）に表示又は階層的に表示させた部品の部品番号，部品名及び属性情報について，上記画面上の任意の項目を指示し，その上で，その指示項目に対して登録する部品に関する情報を所定の記憶領域に入力する『入力処理手段』（構成要件Ｆ）を備えるものではない」と認定した。
しかし，統合データベースで参照・運用する既存システムの情報は，情報すなわちＵＲＬである。この処理手段は，一般常識処理のＡＰＩによるコンピュータネットワーク上の所定のサーバに事前登録した入力対象のＣＡＤファイル，文書ファイルのＵＲＬをファイルに書き込むごく一般的，常識的な処理である。イ号サーバシステムが当該情報を所定の記憶領域に入力する入力処理手段を有するものではないとする原判決の認定は誤りである。
本件発明の「データ入力装置」は，いずれの部位からでも最上位までのリンク設定手段を持つ階層表示・製品部品表画面（中央左の表示装置に示された階層表示“部品表表示画面”）と画面操作プログラムを配信し本件（データ入力装置）業務が稼働する。
イ号サーバシステムが，ＷＥＢ画面（html）を既存システムにダウンロードし，要求処理を受け付け相互通信している内容と全く同じ機能である。これは，ネットワークサーバシステムの通常技術である。既存システム（ＣＡＤ図面・文書）のネットワーク環境にイ号サーバシステムが導入されたとき，イ号サーバシステムが上記の統合データベースの入力処理の動作環境を形作るのである。以上のとおり，イ号サーバシステムは当該情報を入力する機能を有するものである。
イ号サーバシステムは，統合データベースを備えるサーバシステムであり，ネットワーク端末からの要求により，階層表示部品表画面とその操作プログラムを配信する機能を持っている。この機能は進化しているが，通常処理であり，構成要件Ｆは，このことを記述したものである。
このように，既存システムとイ号ソフトとが一体として構成されており，イ号ソフトの中の属性情報テーブル（本件発明の統合データベース）にデータが入力されている以上，既存システムはイ号ソフトに組み込まれ，イ号ソフトの運用，すなわち既存システムの運用となるのである。したがって，イ号サーバシステムは構成要件Ｆを備えている。
オ構成要件Ｊについて
原判決の誤りは，本件発明のリンクの意味を根本的に誤解していることに起因する。
原判決は，構成要件Ｊ（情報登録手段）を備えるものではないと認定しているが，これは，リンク設定手段の意味について誤解しているからである。イ号サーバシステムにおいて，いずれの部品表構成項目にも“逆”ボタンを備えた階層表示部品表画面（甲８）を備え，この“逆”ボタンを指示すれば，その部位から最上位の製品までの一連コードを取得し，統合データベースにデータ入力をしていることは，原判決も認定するところである。この機能を実現する本件発明の根幹機能が，構成要件Ｇ（リンク設定手段）である。


イ号サーバシステムが構成要件Ｊを備えている根拠は，以下のとおりである。甲３の「部品表情報をキーとして各種情報を組み合わせ」の記載から，ＢＯＭＭＡＲＳが，逆展開無限階層コードをキーとして各種の属性値（これから派生する情報も含む）を収集する機能を備えていると理解できる。「業務ポータルを短期間で構築」との記載は，統合データベースに一歩入れば，各種のデータベースサービスが短期間に提供される環境となっているという意味である。甲３の「イントラネット上のＰＤＭ（設計・製造情報管理システム）・ＥＲＰ（経理・財務・生産管理を含む統合基幹業務パッケージシステム）などの各種システムと連携することで，関連ドキュメント，図面など，バラバラに管理されている情報をブラウザ（インターネットエクスプローラ・サファリなど）の画面から簡単に参照でき，業務における情報検索の負担を大幅に削減」との記載は，「関連ドキュメント，図面など，バラバラに管理されている情報をブラウザの画面から簡単に参照でき，業務における情報検索の負担を大幅に削減」することができる機能を示しており，これは，構成要件Ｊを備えていることを示すものである。
甲４に，ＢＯＭＭＡＲＳの２００１年７月バージョンは，これ以前の既存ネットワーク上のＣＡＤ図，文書情報を繋ぐ・見るだけの機能であったものから，逆展開無限階層コードを運用するバージョンに進化し，イ号サーバシステムの統合データベースが運用されていることが示されている。
甲３には，ＢＯＭＭＡＲＳによる「散在しているデータベースの統合例」と図面が記載されており，単一の部品表ツリー閲覧画面（逆展開無限階層コードの取得機能を持つ）の関連部位指示操作で，文字情報を持つ文書も，文字情報を持たないＣＡＤ図面等も，ＢＯＭＭＡＲＳの単一ＤＢ統合で，均質・詳細に検索管理する内容説明である。ＢＯＭＭＡＲＳは，単一統合データベースによる詳細多次元検索運用ができることから，構成要件Ｆや同Ｊを含む全ての構成要件を備えていることを示している。
原判決は，リンクの意味についての正しい理解がないため，「部品に関する情報が，これらの既存システムのデータベースに登録されるものではない」と的外れの認定をした。既存システムのデータベースではなく，イ号サーバシステムの属性情報テーブルに，部品に関する情報が登録されるのである。
間接侵害の事実について
ア被控訴人は，現実に，被控訴人各ソフトを単体として販売することなく，ハードと一体として販売している（甲３～７，９～１２，２３，２５，乙１，２）。イ被控訴人各ソフトを購入する顧客が，被控訴人の販売するサーバを別々に購入すること，まして，被控訴人製品と他社製品とを別々に購入することは，実際問題としてあり得ない。
すなわち，被控訴人はサーバコンピュータ製造企業であり，サーバ（ハード）とアプリケーションソフトウェアは一体で販売するのが業界の慣行となっている。サーバコンピュータのハード及びソフトの保守サポートの面からいっても，別個に購入することには根拠がない。
被控訴人の従業員である証人Aの証言及び陳述書（乙６）は信用できず，また，A証言によっても，売買契約締結の段階，また，遅くとも売買契約の履行の段階では，被控訴人各ソフトをハードに現実にインストールして検収するのであるから，被控訴人はこれをハードと一体として販売していると認められ，間接侵害が成立する。
ウそれにもかかわらず，原判決は，何らの理由も付けずに一体として販売した事実は認められないと認定し，A証言をそのまま採用して被控訴人各ソフトを単体で販売していると認定した。そして，控訴人の主張を審理した形跡すらない原判決には審理不尽がある。
エ仮に，被控訴人製品とサーバが別々に販売されることがあるとしても，イ号ソフトを稼働するときにサーバにインストールされることが確実である以上，間接侵害に当たる。
〔被控訴人の主張〕
イ号サーバシステムは構成要件を備えていないことア構成要件Ｆは，ファイルへ書き込む手段一般を規定したものではなく，控訴人の主張は「その指示項目に対して」の限定を無視したものである。また，イ号サーバシステムにデータを入力するための入力用データのファイルの作成は，イ号サーバシステムが提供する機能により行われるものではない。イ構成要件Ｊは，階層関係に従った表示（構成要件Ｄ）の後に行われる動作であるから，イ号サーバシステムが，構築済みのデータベースに登録された情報を検索してこれを階層的に表示する（階層展開）機能を有するとしても，そのことにより構成要件Ｊを充足するということはできない。
ウ控訴人は，既存システムへの情報の入力が既存システムの有する入力手段等で行われ，イ号サーバシステムとは無関係であることを認めているから，原判決の前提についての認定は正当である。
エネットワークに接続されたイ号サーバシステムは，構成要件Ｆ及びＪ以外の構成要件も充足していないことは明らかであり，本件発明の技術的範囲に属さない。
間接侵害の事実について
ア被控訴人は，被控訴人各ソフトとこれをインストールしたサーバを一体として販売していない。
イ控訴人は，原審における裁判官の釈明に対して，被控訴人製品の全てについて，イ号ソフトを製造，譲渡又は譲渡等の申出をする行為が間接侵害行為に当たるという主張をしないと回答したのであり，この期に及んで，ソフトウェアを単体で販売しても間接侵害が成立するという主張をすること自体，許されない。
３争点２に係る当審における当事者の主張
〔控訴人の主張〕
著作権侵害についての認定の誤り
ア原判決は，控訴人が，本件プログラムの具体的な内容及びその表現上の具体的な創作性を主張立証していないと判断したが，誤りである。本件プログラムの内容は，本件発明の構成要件ＡないしＪに対応するＡないしＪを具体的に主張しているし，本件プログラムの表現上の具体的な創作性については，本件発明の新規性が認められる以上，プログラムの創作性も当然認められてよい。特に，本件プログラムの中心的要素である構成要件Ｇ（逆展開無限階層で得る一連コードや多数の属性データをキーにする，各種情報の統合データベースの運用システム）は，画期的なものである。
イ原判決は，控訴人が作成したとする本件プログラム又はその複製物が存在すること自体の立証をしていないと認定したが，本件プログラムの内容は，本件発明の特許公報（甲２）に明示されている。
審理不尽
原審は，控訴人が著作権侵害に係る準備書面を提出した直後の弁論準備期日において，この主張については求釈明したいことがあるが，特許権侵害についての審理の様子をみて，改めて求釈明する旨述べたため，控訴人は，これに従って，以降，何らの主張も立証もしなかった。


しかるに，原審は，求釈明をすることなく，突然口頭弁論を終結したため，控訴人は，著作権侵害の主張と立証について何らの手当てをすることもできなかった。上記弁論の経過からいって，原判決の判断は到底納得のいくものではない。原審は，自己の不手際をさておいて，控訴人のせいにして，控訴人の権利救済の申出を阻もうとするものであり，十分な審理を尽くしていない。
〔被控訴人の主張〕
控訴人は，本件プログラムの具体的な内容及びその表現上の具体的な創作性を主張立証していない。また，本件発明の特許公報（甲２）には，「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」（著作権法２条１項１０号の２。いわゆるソースコード又はオブジェクトコードを指す。）は一切記載されていない。
４争点３に係る当審における当事者の主張
〔控訴人の主張〕
平成１４年６月４日から平成２３年９月末日までの被控訴人の売上げは，別紙損害額一覧表のとおりである。
〔被控訴人の主張〕
争う。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件特許権の間接侵害の有無）について
本件発明について（甲２）
ア特許請求の範囲の記載
本件発明の特許請求の範囲は，「コンピュータネットワークにおけるコンピュータ装置のデータ入力装置であって，部品表サーバの部品表データベースに登録された部品表を検索キーとして，製品に関する情報をデータベースサーバの統合データベースに登録するものであり，上記統合データベースは，企業，事業部等において，設計，製造，保守サービス等から発生する多種多様のデータを統合したデータベースであり，部品表に示された製品の階層的に区別される各部位を示す項目を表示装置の画面上に前記階層関係に従って表示する画面表示手段と，マウス等のポインティングディバイスからなる入力装置の操作に従い前記画面の任意の項目の表示部を指示する項目指示手段と，その指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力する入力処理手段と，その入力された情報に対して，前記項目指示手段で指示された項目およびこの項目を含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付すリンク設定手段と，前記表示装置の画面に表示された項目表示部を前記項目指示手段で指示することにより，その指示項目に対して，入力する情報の種類として障害，競合カタログ，技術ノウハウ，設計基準等の用途別の種類が表示されたメニューを画面に表示するメニュー表示手段と，前記メニューに表示された情報種類を選択することで，その選択された情報種類を，前記入力処理手段から入力された本来の情報に対して関連付ける情報種類設定手段と，上記入力処理手段で入力された指示項目に対して登録する情報と，上記リンク設定手段で付されたリンクさせる情報と，前記情報種類設定手段で関連付けされた情報種類の情報とを上記データベースサーバに送って登録する情報登録手段とを備えたデータ入力装置」である。
イ本件発明が解決しようとする課題及び目的
本件発明は，企業，事業部等において，設計，製造，保守サービス等から発生する多種多様のデータを統合したデータベースを構築，運用するに際して，各現場で発生する各種情報を簡易に入力可能としたデータ入力装置に関するものである（【０００１】）。
製品の開発，設計，製造，保守サービス等から日々発生する多種多様の製品関連情報を統合したデータベースを構築・運用するに際し，従来からある一般のデータ入力方法では，情報の発生の都度，製品の機台の品番，各ユニット部品の品番及び部品の品番等の全てのコードをキーボード等から入力する作業が必要であり，そのような作業は，オペレータにとって負担が大きく，登録作業に多くの人件費と時間を費やすばかりか，登録漏れや入力ミスが生じやすく，適切な管理ができず，また，コード入力は初心者に困難であるという課題があった。本件発明は，上記課題を解決するため，製品の開発に伴って作成・蓄積される部品表を「検索キー」あるいは「情報キー」として利用することによって，入力情報の統合化のための関連付け操作を容易にかつ迅速に誤りなく行えるようにして，データ入力の負担を極力抑えて，自然に情報が収集される環境を目指すことのできるデータ入力装置を提供することを目的とするとともに，入力情報の適正化及びその種類分け入力操作の簡易化を図り，各部門の誰でもが共通に分かりやすく入力でき，また，製品の増加に伴って特別の保守を行う必要のないデータ入力装置を提供することを目的としたものである（【０００２】～【０００５】）。
ウ課題を解決するための手段


本件発明のデータ入力装置は，部品表サーバの部品表データベースに登録された部品表を検索キーとして，製品に関する情報をデータベースサーバの統合データベースに登録する構成を採用し，その具体的構成として，①部品表に示された製品の階層的に区別される各部位を示す項目を表示装置の画面上に階層関係に従って表示する「画面表示手段」と，②マウス等のポインティングディバイスからなる入力装置の操作に従い上記画面の任意の項目の表示部を指示する「項目指示手段」と，③その指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力する「入力処理手段」と，④その入力された情報に対して，上記項目指示手段で指示された項目及びこの項目を含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付す「リンク設定手段」と，⑤上記表示装置の画面に表示された項目表示部を上記項目指示手段で指示することにより，その指示項目に対して，入力する情報の種類として障害，競合カタログ，技術ノウハウ，設計基準等の用途別の種類が表示されたメニューを画面に表示する「メニュー表示手段」と，⑥上記メニューに表示された情報種類を選択することで，その選択された情報種類を，上記入力処理手段から入力された本来の情報に対して関連付ける「情報種類設定手段」と，⑦上記入力処理手段で入力された指示項目に対して登録する情報と，上記リンク設定手段で付されたリンクさせる情報と，上記情報種類設定手段で関連付けされた情報種類の情報とを上記データベースサーバに送ってそのサーバ内の統合データベースに登録する「情報登録手段」とを備えるようにしたことによって上記の目的を実現する効果を奏するものである。そして，本件発明のデータ入力装置においては，部品表データベースに登録された部品表を検索キーとし，①「画面表示手段」（構成要件Ｄ）によって上記部品表に示された製品の各部位を示す項目を階層関係に従って画面に表示すること，②「項目指示手段」（構成要件Ｅ）によって上記画面上の任意の項目を指示すること，③「入力処理手段」（構成要件Ｆ）によって上記指示のあった指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力すること，④「リンク設定手段」（構成要件Ｇ）によって上記入力された情報（登録する情報）に対して上記指示項目及びこれを含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付すこと，⑤「メニュー表示手段」（構成要件Ｈ）によって上記指示項目に対して入力する情報の用途別の種類が表示されたメニューを画面に表示すること，⑥「情報種類設定手段」（構成要件Ｉ）によって上記メニューに表示された情報種類を選択することで，その選択された情報種類を，上記入力された情報（登録する情報）（本来の情報）に対して関連付けること，⑦「情報登録手段」（構成要件Ｊ）によって上記入力された情報（登録する情報）と，上記リンクさせる情報と，上記情報種類の情報とをデータベースサーバに送ってそのサーバ内の統合データベースに登録することを「一連の動作」として行うことができるようにしたことで，データ入力の負担を極力抑えて，各現場で発生する各種情報を誰でもが簡易に入力することができるようにするとともに，入力した情報を簡易に検索して利用できるようにしたことに技術的意義があるものと認められる（【請求項１】【０００６】～【０００８】）。
エ発明の実施の形態
このデータ入力装置を応用するデータベースシステムは，コンピュータネットワークにおいて，部品表サーバに登録された，客先別，機台別の部品表における機台No，構成装置No，ユニット部品   No，部品No等を，製品に関連して発生する全ての情報を統合するための検索キーとして使用するものである。部品表は，クライアント機である端末機における表示装置の画面に表示される。受注仕様を含め，設計，製造，保守サービス等から発生する全ての入力情報は，画面表示された部品表の対象項目（機台，構成装置，ユニット部品，部品）をマウスで指示することにより，その対象項目に関連付けられる。したがって，製品関連の情報の入力に際して，機台No，構成装置No，ユニット部品   No，部品No等のコード入力は，不要となる。入力する情報は，テキスト情報の他，ＣＡＤ図，画像変換した文書，ディジタルカメラによる写真等，どのような情報でも良い。関連付けられた入力情報は，その関連付け情報であるリンク情報と共に，データベースサーバに登録される。なお，端末機の表示装置に目的の部品表を表示させるには，端末機の操作で部品表サーバから曖昧検索し，該当する部品表を呼び出して表示させる（【０００９】）。各端末機は，通信手段，検索手段，画面表示手段，項目指示手段，入力処理手段，リンク設定手段，メニュー表示手段，情報種類設定手段，情報登録手段，項目番号採番手段，統一品番採番依頼手段，客先図面表作成手段及び部品表作成手段を有している（【００１４】）。
画面表示手段は，検索手段で検索された部品表を，表示装置の画面に所定の表示形式で表示する手段である。図示の例では，機台，構成装置，ユニット部品，及び部品の各項目を階層関係に従って表示している。
項目指示手段は，マウス等のポインティングディバイス等からなる入力装置の操作に従い，画面上の部品表における任意の項目の表示部をカーソルで指示する手段である。
入力処理手段は，製品に関連してデータベースに登録しようとする情報の入力を処理する手段であり，登録する情報の他に，その情報の部品表項目とのリンク情報，及びその情報の種類情報の記憶領域を持つデータ入力準備ファイルを作成して所定の記憶領域に保存する機能を備える。
リンク設定手段は，項目指示手段で画面上の部品表における任意の項目の表示部を指示することにより，入力処理手段で入力された情報に対して，部品表の指示された項目及びこの項目を含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付す手段である。リンク設定手段は，具体的には，入力処理手段で作成されたデータ入力準備ファイルに，指定項目及びその上位階層の各項目のコードを記述する処理を行う。メニュー表示手段は，画面表示された部品表の項目表示部を指示することにより，メニューを画面に表示する。


情報種類設定手段は，メニュー画面に表示された情報種類を選択することで，その選択された情報種類の情報，例えば障害の情報であるか，競合カタログであるか等の情報を，入力処理手段から入力された本来の登録しようとする情報に対して関連付ける手段である。この関連付けは，前記データ入力準備ファイル等において，情報に所定のコードや文字列情報を加えることで行われる。情報登録手段は，このように登録すべき情報にリンク情報及び情報種類情報が関連付けられもの（作成された情報入力準備ファイル）を，データベースサーバに送って統合データベースに登録する手段である（【００１６】～【００１８】）。データ入力装置によるデータ入力方法は，端末機において，製品に関連する情報を入力する場合は，該当する顧客別あるいは機台別の部品表を曖昧検索して表示装置の画面に表示する（図５のステップＳ１，Ｓ２）。この画面表示された部品表の対象項目を，マウスのクリック等により指示することで（Ｓ３），登録しようとする情報が，その指示項目と関連付けられる（Ｓ４）。この場合，情報は，指示項目と，この指示項目を含む上位の階層の各項目とも関連付けられる。前記関連付けの後，あるいはその前に，画面表示された項目をマウス等による所定の操作で指定すると，障害，競合カタログ，技術ノウハウ，設計基準，その他等の情報種類を示すメニュー画面が表示される（Ｓ５）。このメニュー画面で希望の情報種類の表示を選択すると（Ｓ６），登録対象の入力情報に対して，その選択した情報種類の情報が付加される。このように入力情報の部品表項目との関連付け及び情報種類の付加が完了した後，所定の登録確認の入力を行うこと等により，入力情報が，その関連付け情報であるリンク情報及び種類情報と共に，データベースサーバの統合データベースに登録される（Ｓ７）（【００２１】【００２２】）。
オ作用効果
このように，画面表示された部品表の該当項目を指定するだけで，入力情報を部品表の項目と関連付けることができるため，機台No，構成装置No，ユニットNo，部品No等のコード入力が不要となる。そのため，データ入力の作業が非常に簡単となる。しかも，部品表は各部門の誰でもが共通に分かり易く理解できるものであるため，これをデータ入力のガイドすることにより，データ入力が一層容易になる。また，特にデータベースの分類体系を構築したり，保守する必要もない。このように，従来の情報化の隘路であったデータ入力の負担が極力抑えられるため，自然に各部門の情報が収集され，データベースが自己増殖されることになる。そのため，例えば，設計者は，パソコンＣＡＤで作画中に同一端末機から種々の曖昧検索で同様部位の類似図面，関連クレーム情報にアクセスするなど，設計の効率化，標準化の他，各部門が目的に応じてデータを共有することが実現できる（【００２３】）。
本件発明のデータ入力装置は，表示装置の画面上に各項目を階層関係に従って表示し，任意の項目を指示することで，その指示項目から上位階層の項目までを，入力情報に対するリンク情報として設定するものとしたため，簡単な操作でデータ入力が行え，そのためデータベースの充実が期待できる。画面上の項目を指定することで，情報種類のメニュー表示を行うようにした場合は，入力情報の種類分けの適正化及びその種類分け入力操作の簡易化を図ることができる。また，画面表示する各項目の一覧として部品表を用いる場合は，製品の開発に伴って自然に集まり，しかも各部門の誰でもが共通に理解できる分かりやすい部品表が入力のガイドとして利用されることになるため，入力作業が一層簡単となる。そのため，日々発生する情報が，その情報発生現場で，漏れなくきめ細かに，かつ正確に入力されることが期待でき，充実したデータベースの増殖，運用の実現が期待できる。しかも，部品表は製品の開発に伴って必ず作成されるため，製品種類が増加しても，データベースの保守作業として項目等を増やす作業が不要となる（【００２７】）。
イ号ソフトをインストールしたサーバの構成
証拠（甲３，６～８，乙１，２の１）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
アイ号ソフトについて
イ号ソフトは，イ号ソフトをインストールしたコンピュータ（サーバ）を，サーバ内データベースの検索装置として機能させるサーバ用ソフトウェアである。イ号ソフトをインストールしたサーバのＯＳは，「Windows2000Server」，「Windows2003Server（StandardEdition）」等である。また，このサーバにネットワーク接続したコンピュータ（クライアント）のＯＳは，「WindowsXP」などである。イ号ソフトは，①イ号ソフトをインストールしたサーバ内にコピーされた，既存の複数のコンピュータシステム（既存システム）において個別に保持される部品に関する情報を所定のフォーマットに整理・記述することにより作成した入力用データ（ＣＳＶ形式のテキストファイル）の一部を，システム管理者等の指示により，イ号ソフト専用のファイル形式に一括してデータ変換し，上記データ変換されたファイルと上記コピーされた残りのファイルから構成されるデータベース（イ号データベース）を，イ号ソフトをインストールしたサーバ内に構築し，②イ号ソフトをインストールしたサーバとネットワーク接続され，Ｗｅｂ画面（html）による画面表示が可能な表示装置を有する他のコンピュータ（クライアント）からの要求に基づき，イ号データベースの検索・部品の階層展開・集計をし，その結果をクライアントに対して送信する機能を有する。
ネットワーク接続したイ号ソフト及びこれにより構築されたイ号データベースをインストールしたサーバ（イ号サーバシステム）の構成及び動作のイメージ図は，原判決別紙説明図のとおりである。
イイ号データベースの構築
イ号ソフトの機能を利用するためには，部品に関する情報が複数の既存システムにおいて保持されていることを前提とする。
既存システムへの情報の入力は，各既存システムが有する入力手段等によって行われ，イ号サーバシステムとは無関係である。
システム管理者は，各既存システム内に存在する製品に関する情報を，イ号ソフトが利用できるようにするための準備として，①部品番号と部品名の表である「部品情報テーブル」，②階層関係において直接の親子関係にある部品の部品番号及び個数の表である「構成情報テーブル」，③部品番号と任意に選択される部品属性の表である「属性情報テーブル」で構成される所定の形式に整理・記述して，入力用データのテキストファイル（ＣＳＶ形式）を作成する。ただし，各既存システム内に存在する製品に関する情報で，テキスト情報以外の情報（画像情報等）は，上記①ないし③のテーブルに記述することはできず，システム管理者の作業によって，これらのデータの参照情報（ＵＲＬ）が記述される。この入力用データの作成は，イ号ソフトの機能を用いずに，各既存システムのアプリケーションなどを用いて行われる。
システム管理者は，入力用データのファイルを，イ号ソフトをインストールしたサーバ内に一旦コピーした後，イ号ソフトがその一部を専用のファイル形式にデータ変換し，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にイ号データベースを構築する。
上記入力用データのファイルのコピーとそのデータ変換は，システム管理者の指示により，一括して行われる。
ウネットワーク接続したイ号サーバシステムの動作ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，クライアントからの要求を受け，以下のサービス・機能を提供する。


検索
検索は，検索条件（文字列）に合致する部品を表示させるサービスであり，以下の手順により提供される。
ａクライアントがイ号サーバシステムにアクセスすると，イ号サーバシステムは，クライアントの表示装置に，検索条件の入力を可能とするＷｅｂ画面を表示させる。
ｂクライアントの入力装置により，上記画面に検索条件（文字列）が入力され，検索を指示するボタンが押下されると，その要求をイ号サーバシステムが受ける。ｃイ号ソフトがイ号データベースを指定された文字列で検索する。ｄ検索結果を階層のない一覧表形式で表示するＷｅｂ画面形式（html）やファイル形式のデータを作成しこれをクライアントに対して送信する。ｅその結果，クライアントは，Ｗｅｂ画面形式（html）でデータが作成された場合には，その表示装置に，検索条件に合致した部品の部品番号，部品名及び属性情報を，検索結果として表示することができ，ファイル形式のデータが作成された場合には，これをダウンロードすることができる。
階層展開
階層展開は，指定された部品に対し構成関係上の上流又は下流にある部品を表示させるサービスであり，以下の手順により提供される。ａクライアントの表示装置に表示されるＷｅｂ画面に，部品の階層展開を指示するボタン又は文字列が含まれる場合に，クライアントのマウス等の入力装置により当該ボタン又は文字列の一つが選択されると，その要求をイ号サーバシステムが受ける。
ｂイ号ソフトが，イ号データベースを検索し，上記階層展開を指示された部品の上流又は下流にある部品の部品番号，部品名や属性情報を抽出し，構成情報テーブルの構成情報に従って階層的に表示するＷｅｂ画面形式（html）やファイル形式のデータを作成し，これをクライアントに対して送信する。ｃその結果，クライアントは，Ｗｅｂ画面形式（html）でデータが作成された場合には，その表示装置に，部品番号，部品名及び属性情報等を，構成展開表として，階層的に表示することができ，ファイル形式のデータが作成された場合には，これをダウンロードすることができる。
集計
集計は，指定された部品を構成する部品の製造コスト，材料，化学物質の含有量などを集計して表示させるサービスであり，以下の手順により提供される。ａクライアントの表示装置に表示されるＷｅｂ画面に，集計を指示するボタン又は文字列が含まれる場合に，クライアントのマウス等の入力装置により当該ボタン又は文字列の一つが選択されると，その要求をイ号サーバシステムが受ける。ｂイ号ソフトが，イ号データベースを検索し，上記集計を指示された部品を構成する部品の製造コスト，材料，化学物質の含有量などの属性情報を属性情報テーブルから抽出して集計し，集計結果を表示するＷｅｂ画面形式（html）やファイル形式のデータを作成し，これをクライアントに対して送信する。ｃその結果，クライアントは，Ｗｅｂ画面形式（html）でデータが作成された場合には，その表示装置に，部品番号，部品名，属性情報に含まれる数値の総和等を，集計結果として表示することができ，ファイル形式のデータが作成された場合には，これをダウンロードすることができる。
関連情報参照
イ号サーバシステムの表示書式設定により，検索・階層展開・集計の結果を表示する際に，既存システムに格納されたデータへの参照情報（ＵＲＬ）の表示を設定することで，クライアントの表示装置に表示されるボタン又は文字列に上記参照情報（ＵＲＬ）を設定することができる。
その結果，クライアントは，そのＷｅｂ機能により，設定された情報（ＵＲＬ）を利用して，既存システムに格納されたデータにアクセスして参照することができる。そして，その後は，クライアントのＷｅｂ画面の表示制御は，参照先の既存システムとクライアントのＷｅｂブラウザだけの関係となる。エネットワーク接続したイ号サーバシステムの機能上記事実を総合すれば，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持されたまま各既存システムで個別管理され，かつ，その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われることを前提とし，これらの既存システムに保持された部品に関する情報の検索・参照を容易にすることを目的としたサーバシステムであって，これらの既存システムに保持された部品に関する情報が整理・記述された入力用データをコピー及び一部データ変換してイ号サーバシステム内に構築されたイ号データベースについて，クライアントの要求に従って，これを検索し，検索条件（文字列）に合致した部品の部品番号，部品名及び属性情報をクライアントの表示装置に表示させ，更に指示された部品の上流又は下流にある部品の部品番号等を階層的に上記表示装置に表示させ，又は指定された部品を構成する部品の製造コスト，材料，化学物質の含有量などを集計して上記表示装置に表示させる機能を有することが認められる。
構成要件充足性
ア本件発明の技術的範囲
前記によると，本件発明は，クライアント機である端末機の操作で部品表サーバから曖昧検索し，該当する部品表を呼び出すことにより，上記端末機の表示装置の画面に部品表が階層関係に従って表示され，この部品表の対象項目をマウス等のポインティングディバイスからなる入力装置の操作により指示するものである。本件発明の「画面表示手段」（構成要件Ｄ）は，部品表に示された製品の階層的に区別される各部位を示す項目を表示装置の画面上に前記階層関係に従って表示するものである。上記部品表は，項目指示がされる前に表示されるものであり，全ての部品を一括して表示するものである。
また，本件発明の「項目指示手段」（構成要件Ｅ）は，マウス等のポインティングディバイスからなる入力装置の操作に従い前記画面の任意の項目の表示部を指示するものである。


そして，本件発明の「入力処理手段」（構成要件Ｆ）は，画面表示手段によって製品の各部位を示す項目が部品表に示された階層関係に従って画面に表示され，項目指示手段によって前記画面の任意の項目の表示部が指示された上で，その指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力処理を行うものである。具体的には，上記入力装置の操作により指示された部品表項目に対して，登録する情報の入力を処理する手段で，登録する情報の他に，指示された部品表項目及びこの項目を含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報，並びに上記情報の種類情報の記憶領域を持つデータ入力準備ファイルを作成して所定の記憶領域に保存する機能を備えるものである。それによって，簡単な操作でデータ入力が行え，そのためデータベースの充実が期待でき，また，画面表示する各項目の一覧として部品表を用いる場合は，製品の開発に伴って自然に集まり，しかも各部門の誰でもが共通に理解できる分かりやすい部品表が入力のガイドとして利用されることになるため，入力作業が一層簡単となるという作用効果を奏するものである。次に，本件発明の「リンク設定手段」（構成要件Ｇ）は，入力処理手段によって入力された情報に対して，項目指示手段で指示された項目及びこの項目を含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付すものである。また，本件発明の「メニュー表示手段」（構成要件Ｈ）は，画面表示手段によって表示装置の画面に表示された項目表示部を項目指示手段で指示することにより，その指示項目に対して，入力する情報の種類として障害，競合カタログ，技術ノウハウ，設計基準等の用途別の種類が表示されたメニューを画面に表示するものである。
本件発明の「情報種類設定手段」（構成要件Ｉ）は，メニュー表示手段によってメニューに表示された情報種類を選択することで，その選択された情報種類を，入力処理手段から入力された本来の情報に対して関連付ける情報種類設定手段である。さらに，本件発明の「情報登録手段」（構成要件Ｊ）は，入力処理手段で入力された指示項目に対して登録する情報と，リンク設定手段で付されたリンクさせる情報と，情報種類設定手段で関連付けされた情報種類の情報とを上記データベースサーバに送って登録するものである。具体的には，上記「入力処理手段」（構成要件Ｆ）で入力された上記登録する情報に，上記リンク情報及び上記種類情報が関連付けられ作成された上記データ入力準備ファイルを，クライアント機である端末機からデータベースサーバに送り，統合データベースに登録するものである。それによって，日々発生する情報が，その情報発生現場で，漏れなくきめ細かに，かつ正確に入力されることが期待でき，充実したデータベースの増殖，運用の実現が期待できるという作用効果を奏するものである。
イネットワーク接続したイ号サーバシステム
他方，前記のとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持されたまま各既存システムで個別管理され，かつ，その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われることを前提とし，これらの既存システムに保持された部品に関する情報の検索・参照を容易にすることを目的としたサーバシステムである。
そして，前記によれば，システム管理者が入力用データのファイルを作成する段階で，ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいては，各既存システム内に存在する製品に関する情報を，イ号ソフトの機能を用いずに，各既存システムのアプリケーションなどを用いて部品情報テーブル，構成情報テーブル，属性情報テーブルで構成される所定の形式に整理・記述して，入力用データのテキストファイル（ＣＳＶ形式）を作成し，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にコピーした後，イ号ソフトがその一部を専用のファイル形式にデータ変換し，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にイ号データベースを構築する方法を採用している。そうすると，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，画面表示手段によって製品の各部位を示す項目が部品表に示された階層関係に従って画面に表示され，項目指示手段によって前記画面の任意の項目の表示部が指示されたうえで，その指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力処理を行うものではないから，本件発明の構成要件Ｆに係る「入力処理手段」を備えていない。また，ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいて，システム管理者が各既存システムのアプリケーションなどを用いて作成する入力用データのファイルのうち，「構成情報テーブル」には部品表に示された製品の階層的に区別される各部位の階層関係の情報が含まれる。
しかしながら，上記のとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，本件発明の構成要件Ｆに係る「入力処理手段」を備えておらず，入力処理手段によって入力された情報に対して，項目指示手段で指示された項目及びこの項目を含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付すものではない。そうすると，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，本件発明の構成要件Ｇに係る「リンク設定手段」を備えていない。
さらに，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，上記のとおりの構成であって，本件全証拠によっても，「入力する情報の種類として障害，競合カタログ，技術ノウハウ，設計基準等の用途別の種類が表示されたメニューを画面に表示する」手段を備えているとは認められない。
そうすると，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，本件発明の構成要件Ｈに係る「メニュー表示手段」を備えておらず，また，「メニュー表示手段」による情報種類の選択を前提とした，本件発明の構成要件Ｉに係る「情報種類設定手段」も備えていない。
上記によれば，ネットワーク接続したイ号サーバシステムでは，システム管理者がイ号ソフトの機能を用いずに，各既存システムのアプリケーションなどを用いて作成した入力用データのファイルを，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にコピーした後，イ号ソフトがその一部を専用のファイル形式にデータ変換して，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にイ号データベースが構築されるが，上記のとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，本件発明の構成要件ＦないしＩに係る「入力処理手段」，「リンク設定手段」，「メニュー表示手段」及び「情報種類設定手段」を備えていない。
そして，本件発明の構成要件Ｊに係る「情報登録手段」は，本件発明の「入力処理手段」，「リンク設定手段」及び「情報種類設定手段」による処理を前提としたものであるから，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，本件発明の構成要件Ｊに係る「情報登録手段」を備えていない。
ウ控訴人の主張について
控訴人は，既存システムは，イ号サーバシステム全体を構成する一部となっているから，他の構成部分（イ号ソフト）と独立には存在することができず，相互に関連性をもって作動すると主張する。


確かに，前記エのとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持された部品に関する情報の検索・参照を容易にすることを目的としたサーバシステムであるから，イ号サーバシステム内に構築されたイ号データベースについて，クライアントの要求に従って，これを検索し，検索条件（文字列）に合致した部品の部品番号，部品名及び属性情報をクライアントの表示装置に表示させ，更に指示された部品の上流又は下流にある部品の部品番号等を階層的に上記表示装置に表示させ，又は指定された部品を構成する部品の製造コスト，材料，化学物質の含有量などを集計して上記表示装置に表示させる機能を有するものとなる。しかしながら，データベースにおける情報の検索・参照及び情報検索結果の表示と，データベースへのデータ入力及び登録とは，データベースの運用において独立した別個の処理であるから，ネットワーク接続したイ号サーバシステムでの情報検索において，イ号ソフトにより，イ号データベースから部品に関する情報や既存システムに格納されたデータの参照情報（ＵＲＬ）がクライアントに提供され，この参照情報を利用して，既存システムで個別に管理されている部品に関する情報が，クライアントのＷｅｂ機能により参照され，さらに，クライアントの表示装置において，イ号ソフトにより，指示された部品の部品番号，部品名及び属性情報の表示と，指示された部品の上流又は下流にある部品の部品番号等を階層的表示がされるとしても，このことから，ネットワーク接続されたイ号サーバシステムにおいて，イ号ソフトにより，クライアントの表示装置に表示された画面から参照情報に関する情報が入力され，部品に関する情報を個別管理する既存システム内のデータベース及びイ号データベースのいずれかに登録されるとはいえない。そして，前記エのとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持されたまま各既存システムで個別管理され，かつ，その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われることを前提としたものである。また，上記イ及びのとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，システム管理者が入力用データのファイルを作成する段階で，各既存システム内に存在する製品に関する情報を，イ号ソフトの機能を用いずに，各既存システムのアプリケーションなどを用いて部品情報テーブル，構成情報テーブル，属性情報テーブルで構成される所定の形式に整理・記述して，入力用データのテキストファイル（ＣＳＶ形式）を作成し，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にコピーした後，イ号ソフトがその一部を専用のファイル形式にデータ変換し，イ号ソフトをインストールしたサーバ内にイ号データベースを構築するものである。そうすると，各既存システム及びイ号データベースにおける部品に関する情報の入力及び登録は，イ号ソフトの機能を用いずに各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われるから，ネットワーク接続したイ号サーバシステムの部品に関する情報の入力及び登録において，各既存システムが「他の構成部分（イ号ソフト）と独立には存在することができず，相互に関連性をもって作動する」ということはできない。
したがって，控訴人の上記の主張は採用できない。
控訴人は，本件発明の「入力処理手段」（構成要件Ｆ）及び「情報登録手段」（構成要件Ｊ）は，ごく一般的な処理手段であると主張する。しかしながら，上記のとおり，本件発明の「入力処理手段」（構成要件Ｆ）は，クライアント機である端末機において，その表示装置の画面に表示される部品表のデータを用いて操作されるものであるから，ごく一般的な処理手段ということはできない。そして，この「入力処理手段」を操作して作成されたデータ入力準備ファイルを，クライアント機である端末機からデータベースサーバに送り，統合データベースに登録する，本件発明の「情報登録手段」（構成要件Ｊ）も，ごく一般的な処理手段ということはできない。
控訴人は，本件発明の入力処理手段はごく一般的な処理であるところ，既存システムとイ号ソフトとが一体として構成されており，イ号ソフトの中の属性情報テーブルにデータが入力されている以上，既存システムはイ号ソフトに組み込まれ，イ号ソフトの運用，すなわち既存システムの運用となるから，構成要件Ｆを充足すると主張する。
しかしながら，上記のとおり，本件発明の「入力処理手段」（構成要件Ｆ）はごく一般的な処理であるとはいえず，また，上記のとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムの部品に関する情報の入力及び登録において，既存システムはイ号ソフトと相互に関連性をもって作動するとはいえないから，既存システムとイ号ソフトとが一体として構成され，既存システムはイ号ソフトに組み込まれているとは認められない。
そして，上記イのとおり，ネットワーク接続したイ号サーバシステムでは，システム管理者が入力用データのファイルを作成する段階で，各既存システム内に存在する製品に関する情報を，イ号ソフトの機能を用いずに，各既存システムのアプリケーションなどを用いて部品情報テーブル，構成情報テーブル，属性情報テーブルで構成される所定の形式に整理・記述して，入力用データのテキストファイル（ＣＳＶ形式）が作成され，本件発明の「入力処理手段」（構成要件Ｆ）のように，画面表示手段によって製品の各部位を示す項目が部品表に示された階層関係に従って画面に表示され，項目指示手段によって前記画面の任意の項目の表示部が指示された上で，その指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力する処理は行われない。
そうすると，ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいて，既存システムがイ号ソフトに組み込まれ，イ号ソフトの運用，すなわち既存システムの運用となることはなく，構成要件Ｆを充足するとは認められない。したがって，控訴人の上記主張は採用できない。
控訴人は，甲３及び４等を根拠に，ネットワーク接続したイ号サーバシステムが構成要件Ｊの「情報登録手段」を備えており，既存システムのデータベースにではなく，イ号サーバシステムの属性情報テーブルに部品に関する情報が登録されると主張する。
証拠（甲３，６～８，乙１，２の１）によれば，ネットワーク接続されたイ号サーバシステムは，このシステム内に構築されたイ号データベースについて，クライアントの要求に従って，これを検索し，検索条件（文字列）に合致した部品の部品番号，部品名及び属性情報をクライアントの表示装置に表示させることにより，異なる既存システムで管理されている関連情報を，１つの画面で参照できるようにしたものである。


主         文
１湯沢市長が平成１８年６月３０日付けで原告Ａに対してした平成１８年度固定資産税減免申請不承認処分を取り消す。
２湯沢市長が平成１８年６月３０日付けで原告Ｂに対してした平成１８年度固定資産税減免申請不承認処分を取り消す。
３原告Ａのその余の請求を棄却する。
４訴訟費用は，原告Ａに生じた費用の１００分の１３と被告に生じた費用の１００分の２０と原告Ｂに生じた費用を被告の，原告Ａに生じたその余の費用と被告に生じたその余の費用を原告Ａの，それぞれ負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１主文第１項及び第２項と同旨
２湯沢市長が平成１８年８月４日付けで原告Ａに対してした平成１８年度国民健康保険税減免申請不承認処分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告らが，被告に対し，原告らの平成１８年度固定資産税の各減免申請を不承認とした湯沢市長の各処分及び原告Ａの平成１８年度国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分がいずれも違法であるとして，これらの処分の取消しを求める事案である。
１争いのない事実等
以下の事実は，当事者間に争いがないか後掲各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認めることができる。
(１)当事者
ア被告は，地方税法５条   2項の定める固定資産税の課税団体であり，湯沢市市税条例（以下「市税条例」という。）に基づき，同市所在の固定資産の所有者に対し，固定資産税を賦課徴収している。
また，被告は，国民健康保険法３条１項の定める国民健康保険の保険者でもあり，湯沢市国民健康保険税条例（以下「国保税条例」という。）及び同施行規則（以下「国保税施行規則」という。）に基づき，世帯主を納税義務者として，各世帯ごとに算定した国民健康保険税（以下「国保税」という。）を賦課徴収している。
イ原告Ａ（以下「原告Ａ」という。）は，春から秋までは湯沢市でいちご栽培を主とする農業に従事し，冬期は仙台方面の建設現場で稼働している。原告Ｂ（以下「原告Ｂ」という。）は，原告Ａの父であり，農業の手伝いや農産物販売店の店番等をしている。
原告Ａは，平成１８年度当時，同人を世帯主として，その妻，長男夫婦及びその子ども２名，原告Ａの長女及び二男並びに原告Ｂ夫婦（以下，単に「妻」などという。）と共に生活していた。
長男は，建設工事現場で働いている。二男は，電気工事店に勤務していたが，平成１８年２月ころ失業した。長女は，美容院のパートをしていたが，同年１１月に失職した。
また，原告Ａ及び同Ｂは，湯沢市内に居住用及び農業用の土地建物等を所有している。
(２)固定資産税の減額及び免除（以下「減免」という。）に関する条例の定め被告においては，地方税法３６７条を受けて，市税条例において，固定資産税の減免について，次のとおり定めている（乙１４）。第６９条市長は，次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち，市長において必要があると認めるものについては，その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(１)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産(２)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により，著しく価
値を減じた固定資産
(３)公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するものを除く。）
(４)前３号に掲げるもののほか，特別な事由がある固定資産
(３)国保税の減免に関する条例及び規則の定め
被告においては，地方税法７１７条を受けて，国保税条例において，国保税の減免について，次のとおり定めている（乙１５）。第１９条市長は，次の各号のいずれかに該当する者のうち，必要があると認める者に対し，保険税を減免することができる。
(１)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると
認められる者
(２)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となっ
た者又はこれに準ずると認められる者
(３)前２号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者
（２項以下省略）
また，国保税施行規則は，国保税条例２条の規定に基づき，条例の施行に関し必要な事項を定めているが，国保税条例１９条１項に規定する減免について，以下のとおり定めている（乙１７）。
第３条条例第１９条第１項に規定する減免に該当する者は，次に掲げる者で，次条に規定する調査等により総合的に判断し，国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる者とする。
(１)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると
認められる者
ア生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条に規定する扶
助を受けている者
イ次の者で，当該世帯の収入認定額が生活保護法による保護基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）（以下「本件保護基準」という。）により算定した最低生活費の額以下の者
(ア)就学援助等の公的扶助を受けている者
(イ)社会事業団体の扶助及び生計を一にしていない者からの扶助
を受けている者
(ウ)公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者
(２)以下略
(４)湯沢市市税減免に関する取扱要領の定め
さらに，湯沢市市税減免に関する取扱要領（平成１８年４月２８日訓令第２３号）（以下「本件取扱要領」という。）は，市税条例及び国保税条例に定める固定資産税及び国保税等の減免に関し，必要な事項を定めている。本件取扱要領は，固定資産税の減免対象者を市税条例第６９条１項１号又は４号（１号に準ずると認められる者とする。）に該当する者と定め，国保税の減免対象者を国保税１９条１項各号のいずれかに該当する者と定めるほか（２条），減免の判定基準について，以下のとおり定めている（乙１８）。第４条減免の判定には，本件保護基準を参考として用いるものとし，具体的な判定基準は，次に掲げるとおりとする。
(１)判定の対象    申請者（納税義務者）と生計を一にする世帯員全員の収入，資産等を対象とする。
(２)収入金額    減免の申請月から１年間の収入を推計するものとし，原則として税務資料による前年の所得をもとに，面談，申請書添付の書類及び調査によって得られた事実による当該年の状況変化を考慮し，推計する。


(３)判定に用いる収入    次の収入とする。
ア給与収入，報酬及び賃金
イ事業収入（営業，農業，不動産等）
ウ公的年金等
（以下中略）
(４)最低生活費    本件保護基準により１２箇月分の生活費を算出する。
(５)手持金（預貯金等）    世帯員全員の手持金（預貯金等）の合計額から前号の規定による最低生活費の２分の１を控除した額とする。なお，第３号に掲げる収入が振り込まれている場合は，更に，それらを控除した額とする。
第５条減免の承認又は不承認の決定に係る審査の手順は，次に掲げるとおりとする。
(１)収入金額と最低生活費とを比較し，生活困窮の度合いを算出する。(２)手持金（預貯金等）の保有状況及び個別の事情を考慮の上，担税力の有無について審査する。
(３)前２号の結果を総合的に判断し，決定する。
(５)本件の経過等
ア固定資産税の減免申請
湯沢市長は，平成１８年５月中旬，平成１８年度固定資産税として，原告Ａに対し，６万９４００円を，同Ｂに対し，４万１９００円を，それぞれ課税した。
原告らは，同月２４日ないし２５日，湯沢市税務課に市税減免（免除）申請書を提出し，それぞれ，平成１８年度固定資産税の減免申請を行った（乙１，３）（以下「本件各申請１」という。）。
原告Ａは，その際，収入状況等申告書に，同人の世帯の事業所得等として，事業内容については農業，収入については３８６万１９０２円，必要経費については４０８万２１３０円，所得については△２２万０２２８円と記載して提出した（乙２）。
被告は，同月，生活保護費の算定表を作成し，原告らの世帯の収入のうち，農業収入として，申請者申告は「－２２０，２２８」，収入認定額は「９７，７７２」とした（乙５）。
なお，原告らの確定申告によれば，平成１７年度の農業収入は３８６万１９０２円，減価償却費は３１万８０００円，農業所得は△２２万０２２８円とされている（甲８）。
湯沢市長は，平成１８年６月３０日付けで，原告らに対し，本件各申請１をいずれも不承認とした（以下「本件各固定資産税減免申請不承認処分」という。）。
原告らは，同年８月２５日，本件各固定資産税減免申請不承認処分が違法であるとして，湯沢市長に対し，異議申立てをしたが（乙６，７），湯沢市長は，平成１９年１月１６日付けで，収入認定額４５６万４９６６円で最低生活費を４万３６０８円上回るとして，異議申立てを棄却した。
イ国保税の減免申請
湯沢市長は，平成１８年７月中旬，原告Ａに対し，平成１８年度国保税として４５万４０００円を課税した。
原告Ａは，同月２４日，湯沢市税務課に市税減免（免除）申請書を提出し，平成１８年度国保税の減免申請を行った（乙８）（以下「本件申請２」という。）。
原告Ａは，その際，収入状況等申告書の事業所得等について，前記アで認定した固定資産税減免申請における収入状況等申告書と同じ内容を記載して提出した（乙９）。
被告は，同日以降，収入認定額計算書を作成し，原告Ａの世帯の農業収入を，９万７７７２円とした（乙１０）。
湯沢市長は，同年８月４日付けで，原告Ａに対し，本件申請２を不承認とした（以下，「本件国保税減免申請不承認処分」といい，本件各固定資産税減免申請不承認処分と合わせて「本件各処分」という。）。原告Ａは，同月２５日，本件国保税減免申請不承認処分が違法であるとして，湯沢市長に対し，異議申立てをしたが（乙１２），湯沢市長は，平成１９年１月１６日付けで，最低生活費４５８万６７９３円に対し収入認定額４５９万０８３４円で最低生活費を４０４１円上回るとして，異議申立てを棄却した。
２争点とこれに対する当事者の主張
原告らは，下記のとおり，(１)本件各処分について，原告らの世帯の農業収入に関し減価償却費を控除しておらず違法である，(２)本件固定資産税減免申請不承認処分について，控除すべき実費や医療扶助費算定に誤りがあると主張しているところ，前記のとおり，固定資産税及び国保税の減免の判定基準は，いずれも，本件取扱要領において，共通の定めがなされており，同様に取り扱う趣旨と考えられるから，以下，共通して検討することとする。(１)争点１（減価償却費を経費として控除しないことの違法性）
（原告らの主張）
被告は，原告らの世帯の農業収入の認定に際し，作業場及び動力噴霧器の各減価償却費合計３１万８０００円を経費として控除しなかった。上記各減価償却費を経費として控除したならば，原告らの世帯の収入認定額は最低生活費を下回るのであるから，本件各処分は市税条例６９条１項１号及び国保税条例１９条１項１号の適用を誤った違法な処分である。
（被告の主張）
農業の収入認定において経費として控除が認められるのは，実際必要額（実経費）に限定されており，減価償却費は控除の対象とならない。よって，原告世帯の収入認定額の算出は適正であり，その認定額は最低生活費を上回っているのであるから，市税条例６９条１項１号及び国保税条例１９条１項１号に該当しない。
(２)争点２（収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定に誤りがあること）
（原告らの主張）
被告は，原告らの世帯の収入及び最低生活費について，収入から控除すべき諸費用を下記アないしウのとおり，また，最低生活費に加算すべき医療扶助費をエのとおり，それぞれ認定しているが，本件申請１においても本件申請２と同額の認定がされるべきである。
ア国保税     本件申請２４５万４０００円
本件申請１２３万２３００円
イ住民税     本件申請２８０００円
本件申請１控除されず
ウ通勤費     本件申請２４３万９２９６円
本件申請１３２万６０００円
エ医療扶助費   本件申請２３１万５４３５円
本件申請１２５万００００円
（被告の主張）


控除すべき国保税，住民税，通勤費，加算されるべき医療扶助費については，申請時の面談や申請書類等の記載内容及び調査によって判断するものであるところ，被告は，それぞれの申請時点での資料等に基づいて認定したものであるから，本件申請１と本件申請２で額が異なるからといって違法とはいえない。なお，住民税８０００円については，この金額は確実視できることから控除すべきであったとも思われるが，仮にこれを控除していたとしても，収入金額が最低生活費を上回るという認定に相違はなく，結論として，本件各処分は違法ではない。
第３当裁判所の判断
１市税減免の実体的要件の判断基準について
前記のとおり，固定資産税及び国保税の減免について，本件取扱要領４条は，減免の判定には，本件保護基準を参考として用いるものと定め，同条４号において，最低生活費については，本件保護基準により１２か月分の生活費を算出すると規定している。
ところで，地方自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定により，都道府県又は市町村が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準の定めとして，厚生省社会局長から各都道府県知事・各指定都市市長あてに本件保護実施要領（乙１９）が発せられているところ，生活保護制度は，困窮の程度に応じ必要な保護を行い，最低限度の生活を保障するものであり（生活保護法１条），一般的に困窮の度合いを判断する根拠として認知されているものであるから，本件保護実施要領は，本件保護基準とともに，申請者の収入及び最低生活費の認定について，減免申請の判定の基準となるものと解される。２争点１（減価償却費を経費として控除しないことの違法性）について
(１)本件保護実施要領の収入認定について
証拠（乙１９，２４）によれば，本件保護実施要領は，野菜の農業収入の認定について，「販売価格×売却量＋自給量を金銭換算した額－必要経費＝収入」として算定すると定めていること，勤労控除として，基礎控除，特別控除，新規就労控除，未成年者控除，その他の控除を定め，農業収入又は農業収入以外の事業（自営）収入の基礎控除については，生産必要経費又は事業必要経費を控除した後の収入額によることとしていること，農業収入を得るための必要経費とは実際必要額の趣旨であって，減価償却費は含まれないことがそれぞれ認められる（生活保護の考え方の中では，減価償却すべきような資産の保有が想定されていないためであると考えられる。）。
(２)本件の取扱いの違法性
本件についてこれをみると，原告らの世帯の農業収入に係る減価償却費は，事業収入からの控除が認められる必要経費には該当せず，他にこれを控除として認める規定も存しないため，事業収入から控除することは認められないから，減価償却費を控除していない点に問題はない。
(３)原告らの主張について
ア本件保護実施要領を適用し，減価償却費の控除を認めないことについて(ア)原告らは，本件取扱要領は，収入については，前記のとおり，税務資料による前年の所得をもとに推計すると定めているのであって，本件保護実施要領に基づいて収入金額を認定する条例上の根拠はないこと，実質的にみても，本件保護基準は，要保護者に対して給付される生活扶助等の基準額を定め，最低生活費算定の基準となるのに対し，本件保護実施要領は，資産の活用や収入認定等の生活保護実施に係る全般的な事項について定めるものであって，本件保護基準に含まれるものでないこと，作業小屋や動力噴霧器は農業に不可欠であり，この取得費用について減価償却費を認めないとすれば実際の収入状況とかけ離れたものになることなどを主張する。
(イ)しかし，本件取扱要領５条によれば，減免の承認又は不承認の決定に係る審査の手順は，まず，収入金額と最低生活費とを比較し，生活困窮の度合いを算出することとされており，最低生活費については本件保護基準により算出するとされているのであるから，収入についても本件保護基準，ひいては本件保護実施要領に基づいて比較することには合理性があるということができる。
また，前記の本件取扱要領４条２号の定めは，収入金額について，「税務資料による前年の所得」のみを基準とするとはなっていないこと，「原則として」とあり例外を予定していること，「所得をもとに」と定め所得をそのまま資料とすると断定するものでないことが認められ，さらに，本件保護実施要領における収入認定の定めを全体としてみれば，経費として実際に必要な最小限度の額を認定することとしており，生活困窮の度合いを判断する指標として妥当性を有すると解される。これらによれば，収入の認定において本件保護実施要領を適用することには合理性が認められる。
イ原告らについてのみ減価償却費を経費として控除しないことの違法性(ア)原告らは，被告は，他の事業収入のある市税減免申請者については，申請者の事業収入に係る経費に減価償却費が含まれているか否かを問題とすることなく申請どおりの申告所得を税務資料による前年の所得として取り扱っており，税法上の申告所得をもって収入を認定する運用をしていたことを指摘し，原告らの世帯についてのみ，確定申告書等を閲覧して減価償却費を調査し収入の認定をしたものであって，平等原則に反し，裁量権の逸脱であると主張する。
(イ)しかし，原告らの提出する甲３ないし７によっても，殊更に，原告ら以外の４名について，原告らと異なる取扱い（減価償却費を経費として認める取扱い）をしたと認めるに足りないし，仮に，その者らについて，減価償却費を控除する取扱いがされていたとしても，そのことのみをもって，本件保護実施要領に則った本件各処分が違法となるとまではいえない。
ウしたがって，農業収入の算定に当たり減価償却費を控除しなかった点において本件各処分が違法であるとの原告らの主張は理由がない。３争点(２)（収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定の誤り）について
(１)証拠（甲１，２の１・２，乙１ないし１３，２１，２２，証人Ｃ，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア被告においては，固定資産税及び国保税の減免申請があった場合，減免申請時を基準として，申請時の面談や申請書類等の記載内容及び調査によって判断する。これらの申請についての不承認処分に対する異議申立てに対しても，同様に，申請時における面談や申請書類等の記載内容及び調査に基づいて判断する。
イ本件各申請１の際，原告Ａは，収入状況等申告書に，医療費については年間２５万円と記載して提出した。原告Ｂは，収入状況等申告書に，医院代は月平均２万円と記載して提出した。原告らは，これに関して資料を提出しなかった。


平成２９年１１月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（行ケ）第１０００３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１０月３日
判     決
原              告                Ｘ同訴訟代理人弁護士    名    越      秀      夫
高    橋      隆      二
佐    野      辰     巳
被              告    アルコンリサーチ    リミテッド被              告    協和発   酵キリ   ン株式   会社上記両名訴訟代理人弁護士    三    村      量      一
東    崎      賢      治
伊    藤      真      愛
同          弁理士    南    条      雅      裕
瀬    田      あや    子
主     文
１特許庁が無効２０１１－８０００１８号事件について平成２８年１２月１日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告らの負担とする。
３被告アルコン    リサーチリミテッドのため，この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴本件特許
被告らは，平成８年５月３日，発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする特許出願をし（優先権主張：平成７年６月６日，米国），平成１２年５月１９日，設定の登録を受けた（特許第３０６８８５８号。請求項の数１２。甲８１。以下，この特許を「本件特許」という。）。
⑵第１次審決
ア原告は，平成２３年２月３日，本件特許について特許無効審判を請求し，無効２０１１－８０００１８号事件として係属した。
イ被告らは，平成２３年５月２３日付けで，本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求（以下「第１次訂正」という。）をした。ウ特許庁は，平成２３年１２月１６日，第１次訂正を認めるとともに，請求項１ないし１２に係る発明についての特許を無効とする旨の審決（以下「第１次審決」という。）をした（甲８２）。
エ被告らは，平成２４年４月２４日，第１次審決の取消しを求める訴訟（当庁平成２４年（行ケ）第１０１４５号）を提起した後，同年６月２９日付けで，本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。オ知的財産高等裁判所は，平成２４年７月１１日，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１８１条２項に基づき，第１次審決を取り消す旨の決定をした。
⑶第２次審決
ア特許庁は，前記⑵オの決定を受けて，無効２０１１－８０００１８号事件の審理を再開した。被告らは，平成２４年８月１０日付けで，本件特許の特許請求の範囲について，請求項２ないし４及び６ないし１２の削除を含む訂正請求（以下「第２次訂正」という。）をした。
イ特許庁は，平成２５年１月２２日，第２次訂正を認めるとともに，請求項１及び５について，本件審判の請求は成り立たない旨の審決（以下「第２次審決」という。）をした（甲８３）。
ウ原告は，平成２５年３月１日，第２次審決の取消しを求める訴訟（当庁平成２５年（行ケ）第１００５８号）を提起した。
エ知的財産高等裁判所は，平成２６年７月３０日，第２次審決を取り消す旨の判決（以下「前訴判決」という。）をし，同判決は，平成２８年１月１２日，上告不受理の決定により確定した（甲８４）。
⑷本件審決
ア特許庁は，前訴判決を受けて，無効２０１１－８０００１８号事件の審理を再開した。被告らは，平成２８年２月１日付けで，本件特許の特許請求の範囲について，訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。イ特許庁は，平成２８年１２月１日，本件訂正を認めるとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月９日，原告に送達された。
ウ原告は，平成２９年１月６日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項１及び５の記載は，次のとおりである。以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」といい，請求項５に係る発明を「本件発明２」といい，併せて「本件各発明」という。また，本件訂正後の明細書（甲２０５）を「本件明細書」という。
【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。
【請求項５】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し，前記１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸が，（Ｚ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸であり，（Ｅ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸を実質的に含まない，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。
３本件審決の理由の要旨


⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件各発明は，①下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明１」という。），下記イの引用例２に記載された発明（以下「引用発明２」という。）及び本件特許の優先日当時の技術常識からみて，当業者が容易に発明することができたものではない，②下記ウの引用例３に記載された発明（以下「引用発明３」という。）並びに引用発明１，引用発明２及び本件特許の優先日当時の技術常識からみて，当業者が容易に発明をすることができたものではないから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではない，などというものである。ア引用例１：亀井千晃ほか「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響」あたらしい眼科Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．４（１９９４）６０
３～６０５頁（甲１）
イ引用例２：特開昭６３－１０７８４号公報（甲４）ウ引用例３：特開昭６２－４５５５７号公報（甲３）⑵本件審決は，本件各発明と引用発明１との相違点を，次のとおり認定したものと解される。なお，本件審決は，引用発明１及び本件各発明と引用発明１との一致点について，具体的に記載していない。
ア本件発明１と引用発明１との相違点
(ア)相違点１
アレルギー性眼疾患について，本件発明１では「ヒトにおける」と特定されているのに対し，引用発明１ではそのような特定がない点。
(イ)相違点２
眼科用組成物（剤）について，本件発明１では「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と特定されているのに対し，引用発明１ではそのような特定がない点。
(ウ)相違点３
本件発明１では「点眼剤として調製された」ことが特定されているのに対し，引用発明１ではそのような特定がない点。
イ本件発明２と引用発明１との相違点
(ア)相違点１ないし３と同じ。
(イ)相違点４
本件発明２は，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害するのに対し，引用発明１は，そのような特定がない点。⑶本件審決は，本件各発明と引用発明３との相違点を，次のとおり認定したものと解される。なお，本件審決は，引用発明３及び本件各発明と引用発明３との一致点について，具体的に記載していない。
ア本件発明１と引用発明３との相違点
(ア)相違点５
本件発明１は，オキセピン誘導体が「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（以下「化合物Ａ」ということがある。）に限定されているのに対し，引用発明３では，化合物Ａを含む上位概念で表現されており，引用発明３の実施例では「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－カルボン酸」が例示されている点。
(イ)相違点６
本件発明１では「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と特定されているのに対し，引用発明３ではそのような特定がない点。
(ウ)相違点７
本件発明１では「点眼剤として調製された」と特定されているのに対し，引用発明３では「眼科用液剤」としか特定されていない点。
イ本件発明２と引用発明３との相違点
(ア)相違点６及び７と同じ。
(イ)相違点８
本件発明２は，オキセピン誘導体が化合物ＡのＺ体（シス異性体）に限定されているのに対し，引用発明３では，化合物Ａを含む上位概念で表現されており，引用発明３の実施例では「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－カルボン酸」が例示されている点。
(ウ)相違点９
本件発明２は，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害するのに対し，引用発明３は，そのような特定がない点。
４確定した前訴判決について
⑴第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲８４）。以下，これらの発明を併せて「第２次訂正後の各発明」という。
【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。（本件訂正後の請求項１の記載と同じ。）【請求項２】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し，前記１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸が，（Ｚ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸であり，（Ｅ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸を実質的に含まない，ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物。（第２次訂正により，請求項５が請求項２に繰り上げられた。本件訂正後の請求項５の記載と相違するのは，「点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」を「眼科用組成物」とする点，「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する」がない点，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」を「ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物」とする点である。）
⑵第２次審決及び前訴判決は，引用発明１及び第２次訂正後の各発明との相違点を具体的に認定していないが，相違点４及び相違点９を除き，前記３⑵と同旨を前提としているものと解される。
⑶第２次審決の理由の要旨
第２次審決は，第２次訂正を認めた上，第２次訂正後の各発明における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，引用例１及び引用例２に記載のものから動機付けられたものとはいえないとして，引用例１を主引用例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由は理由がないとし，特許無効審判請求は成り立たないとした。
⑷前訴判決の理由の要旨
前訴判決は，第２次審決を取り消したものであり，その理由は，概要，以下のとおりである。


引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。したがって，第２次審決の上記判断は，誤りである。
５取消事由
⑴引用発明１に基づく進歩性判断の誤り（取消事由１）
本件各発明の顕著な効果の判断の誤り
⑵引用発明３に基づく進歩性判断の誤り（取消事由２）
ア相違点５の容易想到性の判断の誤り
イ相違点６の容易想到性の判断の誤り
第３当事者の主張
１取消事由１（引用発明１に基づく進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴本件明細書に記載された本件発明１の効果の解釈の誤り本件審決は，本件明細書に記載された発明の効果について，「化合物Ａでは用量３００μＭで２９．６％，６００μＭで４７．５％，１０００μＭで６６．７％，２０００μＭで９２．６％のように，２０００μＭという高用量（高濃度）に至るまで用量依存的にヒスタミン放出阻害率が上昇し，クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムのようにヒスタミン放出阻害率の最大値に達した後，さらなる用量上昇に伴い，ヒスタミン放出阻害率が低下する現象が生じていない」，「そうすると，「６６．７％」及び「９２．６％」という同阻害率は，用量（濃度）依存的に連続して上昇する値のうちの一部であると解すべきであり，同阻害率が２０００μＭの用量（濃度）で１００％近い９２．６％まで上昇しているのであるから，用量（濃度）が２０００μＭよりもさらに増加すれば１００％の同阻害率を達成できることは自明である」と認定し，用量（濃度）が２０００μＭを超えるときの発明の効果も本件明細書に記載されているに等しいものと判断した。しかし，本件明細書の表１には，化合物Ａについて，用量が３０μＭから２０００μＭまでのデータしか示されておらず，本件明細書には，２０００μＭを超える用量（濃度）のときの発明の効果は記載されていない。また，本件特許の優先日前には，本件明細書の表１に記載されているネドクロシルナトリウム（判決注：「ネドクロミルナトリウム」の誤記と認める。）や，ケトチフェンのような，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下する事例が知られていたから，本件特許の優先日当時において，表１を見た当業者は，化合物Ａの用量（濃度）を２０００μＭより高用量（濃度）にしたときに，阻害率がさらに上昇するか，逆に低下するかを予測することはできなかった。したがって，本件明細書には，「ヒスタミン放出阻害率の最大値に達した後，さらなる用量上昇に伴い，ヒスタミン放出阻害率が低下する現象が生じていない」という発明の効果は記載されていない。それにもかかわらず，上記効果を前提にして本件発明１に顕著な効果があることを認定している点で，本件審決には誤りがある。
⑵本件発明１の効果の顕著性の判断の誤り
ア平成２７年１０月１日以降に利用されている特許・実用新案審査基準によれば，進歩性が肯定される方向に働く要素として「引用発明と比較した有利な効果」が挙げられ，上記有利な効果として，「引用発明の有する効果と異質な効果」と「際立って優れた効果」の二つを挙げている。
前訴判決は，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められると判断しており，引用発明１からヒト結膜肥満細胞安定化の用途を容易に想到することができたのであるから，ヒト結膜肥満細胞安定化という効果に関して，本件発明１は，引用発明１の有する効果と異質な効果があるわけではない。したがって，残る争点は，本件発明１の有する効果が引用発明１の有する効果と比べて際立って優れた効果といえるか，という効果の量的な問題だけである。
この点について，本件審決は，甲３９に基づいて，「ケトチフェンでは，ヒト結膜肥満細胞に対して最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度（１００μＭ程度）の３倍程度の濃度で，ヒスタミン放出阻害率が急激に低下してヒスタミンの深刻な遊離を引き起こすのに対し，ＡＬ－４９４３Ａ（化合物Ａのシス異性体）は，ヒト結膜肥満細胞に対して最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度（２０００μＭ）の数倍高い濃度である１００００μＭに至っても，最大値のヒスタミン放出阻害率が低下せずに維持されている」と認定し，同認定に基づいて，ＡＬ－４９４３Ａは最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲がケトチフェンより非常に広いという実験結果を，当業者が予測できたとはいえないと判断した。しかし，前記⑴のとおり，本件明細書には，化合物Ａの用量（濃度）が３０～２０００μＭまでの実験結果しか示されておらず，２０００μＭを超える濃度でヒスタミン放出阻害率がどのような挙動を示すかを予測させる記載はない。本件審決は，甲３９に記載されている事項を本件明細書の記載と混同して，本件発明１の効果を判断しており，本件発明１の効果の顕著性の判断に誤りがある。イ発明の構成が容易に想到できた場合において，顕著な効果を有することを理由として進歩性が肯定されるためには，当該発明の全範囲において顕著な効果を有することが必要である。
しかし，本件明細書の表１によれば，化合物Ａが約０．００１ｗ／ｖ％である３０μＭのときのヒスタミン放出阻害率はマイナス３．９％であるため，かえってヒスタミンの遊離を促進しており，ヒト結膜肥満細胞の安定化が低下している。このように，本件発明１は，ヒスタミン放出阻害率の評価において全く効果を有さない範囲を含んでいるから，本件発明１の全範囲が顕著な効果を有することはあり得ず，本件発明１は進歩性を有さない。
⑶本件発明２の効果の判断の誤り
本件審決は，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出率を６６．７％以上阻害することを当業者が予測することは非常に困難であるから，本件発明２を得ることは，容易に想到できないと判断した。


しかし，引用例１には，結膜からのヒスタミン遊離抑制について，ケトチフェンとＫＷ－４６７９が同列に記載されている。このため，ケトチフェンと同程度にＫＷ－４６７９がヒスタミン遊離抑制効果を有することは，当業者が予測し得るものであったところ，本件特許の優先日前に頒布された甲３２には，０．０５％ケトチフェン点眼液のヒスタミン遊離抑制率は，抗原によるアレルギー反応誘発５分後では平均６７．５％，誘発１０分後では平均６７．２％，という記載がある。また，ケトチフェン以外にも，本件特許の優先日前に頒布された甲２０，３４及び３７には，ペミロラストカリウム点眼液，クロモグリグ酸ナトリウム点眼液及び塩酸プロカテラール点眼液が，抗原によるアレルギー反応誘発５分後又は１０分後において７０％から９０％程度のヒスタミン遊離抑制率を示したという記載があることから，ヒスタミン遊離抑制率が７０％前後であるという効果は，本件特許の優先日当時ありふれたものであったといえる。
このように，約６７％のヒスタミン遊離抑制効果を有することは，引用例１の記載内容及び本件特許の優先日当時の技術水準から，当業者が予想できた効果の範囲内のものであり，顕著な効果ということはできない。
〔被告らの主張〕
⑴本件明細書に記載された本件発明１の効果の解釈に誤りはないこと本件審決が認定するとおり，本件明細書の表１には，化合物Ａが，３０μＭから２０００μＭまでの範囲内において，クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムのようにヒスタミン放出阻害率の最大値に達した後，さらなる用量上昇に伴い，ヒスタミン放出阻害率が低下する現象は生じていないことが記載されている。本件審決は，その上で，化合物Ａによるヒト結膜肥満細胞に対するヒスタミン放出阻害率は，２０００μＭという高用量（高濃度）に至るまで用量依存的に上昇し，非常に高いヒスタミン放出阻害率を有すると判断したものである。本件明細書の表１には，クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムといった，本件特許の優先日当時，肥満細胞安定化剤として周知の代表的な化合物が，それぞれ約１０％や約２８％の最大の阻害率を示した後は用量上昇に伴いヒスタミン放出阻害率が低下しているのに対し，化合物Ａについては，３００μＭにおいて，ネドクロミルナトリウムの最大の阻害率を超える２９．６％の阻害率を記録した後も，６００μＭで４７．５％，１０００μＭで６６．７％，２０００μＭで９２．６％の阻害率を記録し，理論上の最大値付近まで上昇していることが記載されている。このように，本件明細書の実施例においては，必要かつ十分な実験が行われており，本件審決が，化合物Ａによるヒト結膜肥満細胞に対するヒスタミン放出阻害率は，２０００μＭという高用量（高濃度）に至るまで用量依存的に上昇し，非常に高いヒスタミン放出阻害率を有すると認定したことに，何らの違法もない。原告の主張する２０００μＭを超える濃度範囲についての認定は，原告が甲３２及び甲３９を根拠とする主張をしたことに鑑みて，付加的に言及したものにすぎない。
⑵本件発明１の効果の判断に誤りはないこと
ア発明の構成に至る動機付けがあったと判断される場合であっても，当該発明が，当該発明の構成のものとして当業者が予測した効果と比較して顕著な効果を奏するものであれば，進歩性が肯定されると解すべきである。前記⑴のとおり，本件発明１のヒト結膜肥満細胞安定化剤は，本件特許の優先日当時，ヒト結膜肥満細胞安定化作用を有するものとして分類されていた化合物のうちの代表的なものであるクロモリンナトリウム及びネドクロミルナトリウムと比較しても，圧倒的に優れた，点眼薬の薬効として十分に高い水準において，ヒト結膜肥満細胞を安定化する効果を奏する。
他方，引用例１には，抗原体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ，ＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）は無効であったとの記載がある。したがって，たとえ本件発明１に至る動機付けがあり，本件発明１の構成が容易に想到可能であったとしても，引用例１から，化合物Ａのヒト結膜肥満細胞の安定化として当業者が予測したであろう効果は，せいぜい，「引用例１のとおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが，もしかしたら，５％や１０％であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という程度のものにすぎない。また，後記２のとおり，引用例２は，いかなる動物種におけるいかなる組織における肥満細胞についても，その安定化を実証していない。以上のとおり，本件発明１の効果は，化合物Ａのヒトの結膜肥満細胞安定化として当業者が予測した効果を格段に上回るものであるから，本件発明１が当業者の予測を超える格段に顕著な効果を奏するものであることは明らかである。本件審決の判断に誤りはない。なお，本件審決は，化合物Ａが２０００μＭという高濃度に至るまで用量依存的にヒスタミン放出阻害率が上昇し，また，化合物Ａの最大の阻害率がクロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムの最大の阻害率をはるかに凌駕する９２．６％を示したことをもって，格別顕著な効果であることを既に認定しているのであり，甲３９を参酌するまでもなく，本件発明が当業者の予測を超える顕著な効果を奏することを認定している。したがって，原告の主張するような，甲３９を参酌した本件発明の効果の認定がなくとも，本件発明の効果の顕著性が認められることに変わりはない。
イ医薬用途発明においては，当業者は，通常，濃度（用量）を適宜調節して，所望の効果を奏する濃度（用量）において発明を実施することができ，それが想定されているからこそ，医薬用途発明の技術的範囲は，特段，濃度（用量）についての限定を含めていなくとも，黙示的に，所望の効果を奏する濃度（用量）に限定され，無効理由の判断においても，そのような限定が付されたものとして判断される。本件発明１においても，当業者は，濃度（用量）を適宜調節して，顕著な効果を奏する濃度（用量）において発明を実施することができるのであるから，特許請求の範囲において濃度又は用量の限定がないことが，顕著な効果を否定する理由となるものではない。
⑶本件発明２の効果の判断に誤りはないこと
ア甲２０，３２，３４及び３７（以下「甲２０等」と総称することがある。）に記載された実験は，インビボ試験（実際のヒトの眼球への投与実験）であり，本件発明２が前提とする実験条件とは全く異なるため，本件発明２の比較対象となり得ない。また，甲２０等においては，本件発明２の化合物との比較はなされておらず，異なる化合物について，異なる実験条件の下で行った実験の結果を比較することは無意味である。


さらに，甲２０等に記載された化合物のうち幾つかについては，本件発明２が前提とする実験条件と同一の実験条件において，かつ，本件発明２の化合物と比較して測定した実験結果が記載された文献（乙１）があり，同文献には，本件発明２の化合物がそれらの化合物よりも顕著に高いヒト結膜肥満細胞安定化効果を示すことが記載されている。
加えて，甲２０等に記載のインビボ試験においては，実際のヒトの眼球に試験化合物が投与されるが，実際のヒトの眼球は複雑であり，ヒト結膜肥満細胞以外の種々の細胞も存在し，様々な夾雑物も存在し，ごく微量の涙液中のヒスタミンを採取する必要があるため，一般に正確な定量・評価・比較が非常に困難である。また，甲２０等は，全て同じ著者らによるものであるが，ほとんどヒト結膜肥満細胞安定化を示さないことが本件明細書において明らかにされた化合物（クロモリンナトリウム）を含め，どの試験化合物についても同様に高いヒスタミン遊離抑制率が示されており，実験条件・実験手法の妥当性に疑問が残る。
したがって，甲２０等に記載された実験結果に基づいて本件発明２の顕著な効果を否定することはできない。
イ本件発明２は，本件発明１の実施態様の一つであり，実質的には，本件発明１と比較して，「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する」との加重の発明特定事項を有するものといえる。そして，前記⑵のとおり，そのような加重発明特定事項を有さない本件発明１が，顕著な効果を有するものとして進歩性が肯定されるのであるから，本件発明２は，加重発明特定事項について検討を加えるまでもなく，顕著な効果を有するものとして，進歩性が肯定される。２取消事由２（引用発明３に基づく進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴相違点５の容易想到性の判断の誤り
ア本件審決は，相違点５について，引用例３には，化合物Ａを用いた実験結果が記載されておらず，引用例３のマーカッシュ形式の式（Ⅰ）で示される化合物あるいはそれらの塩の中から化合物Ａを選択して用いる動機付けが記載されているとはいえないと判断した。
しかし，引用例２に，化合物番号２０（化合物Ａ）が化合物番号３（引用例３の実施例記載の化合物）よりも抗アレルギー作用が同等ないしやや優れていることが記載されていることから，当業者において，引用例２に記載された技術的事項を参酌して，引用例３の上位概念で記載された化合物の中から化合物Ａを選択してみることの動機付けがあるといえる。したがって，当業者は，引用例２を参酌して，引用例３に基づいて相違点５の構成を容易に想到することができたものである。イまた，本件審決は，引用例３には肥満細胞安定化効果について具体的に記載されていないと判断した。
しかし，引用例３には，「本化合物は，マスト細胞からのオータコイド（すなわちヒスタミン，セロトニン等）の放出を阻害し，そしてヒスタミンの抗原－誘導産生を直接阻害するものと信じられている」との推測が記載されている。また，前訴判決が認定したとおり，本件特許の優先日当時に知られていた技術常識では，ラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおける薬剤の応答性に関する実験結果とヒトの結膜炎における薬剤の応答性に関する実験結果が同様の傾向を示す場合があることや，ラット，モルモットのある組織の肥満細胞の実験結果とヒトの結膜における肥満細胞の実験結果が同様の傾向を示す場合があることを否定することはできないのであるから，上記推測に基づいて実験で効果を確認してみることは，当業者が容易に想到することができたものである。
ウ以上のとおり，本件審決における相違点５の容易想到性の判断には誤りがある。
⑵相違点６の容易想到性の判断の誤り
本件審決は，ヒト結膜肥満細胞を安定化する作用を有すると予測することはできないことを根拠として，相違点６は容易に想到できないと判断した。しかし，前記⑴イのとおり，引用例３に記載された推測及び本件特許の優先日当時の技術常識から，当業者であれば，実験によりヒト結膜肥満細胞を安定化する作用を確認してみることを容易に想到することができたものである。したがって，本件審決における相違点６の容易想到性の判断には誤りがある。
〔被告らの主張〕
引用例２及び引用例３は，何ら実証することなく，単に一般論として，様々な動物種における様々な組織における肥満細胞を十把一絡げにして肥満細胞の安定化について記載するにすぎず，その実施例も，肥満細胞の安定化を示す実験ではなく，ヒト結膜肥満細胞とも全く関係しない。
したがって，相違点５及び６について，引用例２及び引用例３の記載に基づき，実験によりヒト結膜肥満細胞を安定化する効果を確認してみることは容易に想到することができたとの原告の主張は，理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件各発明について
⑴本件各発明に係る特許請求の範囲請求項１及び請求項５の記載は，前記第２の２のとおりであるところ，本件明細書には，おおむね，以下の記載がある（下記記載中に引用する表１については，別紙本件明細書図表目録を参照。）。
ア発明の分野
本発明は，アレルギー性結膜炎，春季カタル，春季角結膜炎，巨大乳頭結膜炎などのアレルギー性眼疾患を処置するために用いられる局所的眼科用処方物に関する。さらに詳しくは，本発明は１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸のアレルギー性眼疾患を処置するためおよび／または予防するための治療上および予防上の局所使用に関する。（３頁３行～９行）
イ関連技術の説明


米国特許第４，８７１，８６５号および第４，９２３，８９２号（…「ＢｕｒｒｏｕｇｈｓＷｅｌｌｃｏｍｅ特許」）において教示されるように，１１－（３-ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－カルボン酸および１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２（Ｅ）－アクリル酸を含むドキセピンのあるカルボン酸誘導体は，抗ヒスタミン活性および抗喘息活性を有する。これらの２つの特許は，ドキセピンのカルボン酸誘導体を，抗ヒスタミン作用を有する肥満細胞安定剤として分類する。…ＢｕｒｒｏｕｇｈｓＷｅｌｌｃｏｍｅ特許は両方とも，開示される様々な薬学的処方物が獣医学的使用およびヒトへの医学的使用の両者に有効であることを請求しているが，どちらの特許もドキセピンのカルボン酸誘導体がヒトにおいて活性を有することを示す例を含んでいない。…しかし，齧歯類に存在する肥満細胞のタイプが，ヒトの肥満細胞のタイプとは異なることは，現在十分に確立されている。…さらに，肥満細胞の集団は，表現型，生化学的特性，機能的および薬理学的応答，および個体発生において異なる同じ種内に存在する。種間および種内の両者の肥満細胞で認められるこれらの差異は，肥満細胞の不均一性と呼ばれる。…異なる肥満細胞は薬理学的薬剤に異なる応答を示すため，抗アレルギー剤（「肥満細胞安定剤」）として請求される化合物が，特定の肥満細胞集団における臨床上の有用性を有するかどうかは明らかでない。肥満細胞が同種の集団であり，それゆえにラット肥満細胞における実験で認められた抗アレルギー薬の効果がヒトの細胞における効果を予測するという仮定は，間違っていることが知られている。…（３頁１０行～４頁２０行）
ウ結膜肥満細胞活性を有する薬物を含有する局所的眼科用処方物は，２～４時間毎に１回適用する代わりに，１２～２４時間毎に１回適用する必要があり得るのみである。実際にはヒトの結膜肥満細胞安定化活性を有しない，報告されている抗アレルギー薬の眼科用の使用の１つの不利な点は，増大した投薬頻度である。結膜肥満細胞活性を有しない薬物を含有する眼科用処方物の効果は主としてプラセボ効果から生じるため，代表的には，結膜肥満細胞活性を示す薬物よりも頻繁な投薬が必要とされる。…必要とされるものは，アレルギー性眼疾患を処置するための標的細胞であるヒト結膜から得られる肥満細胞に対して安定化活性を示す，局所的に投与可能な薬物化合物である。…（５頁１０行～６頁６行）
エ発明の要旨
本発明は，局所的眼科用処方物を眼に投与する工程により特徴づけられる，アレルギー性眼疾患を処置する方法を提供する。ここでこの局所的眼科用処方物は，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸（化合物Ａ），またはその薬学的に受容可能な塩を含有する。この処方物は，化合物Ａのシス異性体（Ｚ－１１-（３-ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸），化合物Ａのトランス異性体（Ｅ－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸），または化合物Ａのシス異性体及びトランス異性体の両者の組み合わせを含有し得，そして他の点で特定しない限り，「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」または「化合物Ａ」は，シス異性体，トランス異性体又は両者の混合物を意味する。…化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，いくつかの場合において，１日１回または２回の数少ない頻度で適用され得る。化合物Ａはまた，その肥満細胞安定化活性の他に，顕著な抗ヒスタミン活性を有する。従って，予防効果の他に，化合物Ａはまた治療効果も有する。
（６頁７行～２９行）
オ発明の詳細な説明
化合物Ａは，公知の化合物であり，化合物Ａのシスおよびトランス異性体の両者は，米国特許第５，１１６，８６３号…に開示される方法により得ることができる。…ヒト結膜から得られた肥満細胞（アレルギー性結膜炎の処置に有用であると請求されている局所的眼科用薬物調製物に対する標的細胞）における，報告されている抗アレルギー性の肥満細胞安定剤の阻害効果を，以下の実験方法に従って試験した。器官／組織提供者から得られたヒト結膜組織の重量を測定し，…５０００個の肥満細胞を含む細胞懸濁液をＴＧＣＭを入れたチューブに加え，抗ヒトＩｇＥを用いてチャレンジした。…結果を以下の表１に報告する。表１が明らかに示すように，抗アレルギー薬であるクロモグリク酸二ナトリウムおよびネドクロミルナトリウムは，ヒト結膜肥満細胞脱顆粒を有意に阻害することができなかった。対照的に，化合物Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の濃度依存的な阻害を引き起こした。（７頁１行～９頁７行）


カ化合物Ａは，溶液，懸濁液またはゲルなどの従来の局所的眼科用処方物によって眼に投与され得る。化合物Ａの局所的な眼科用投与のための好ましい処方物は，溶液である。溶液は点眼剤として投与される。本発明の局所的眼科用処方物中での化合物Ａの好ましい形態は，シス異性体である。本発明の点眼剤を調製する一般的な方法を，以下に記載する。化合物Ａおよび等張剤を滅菌精製水に加え，必要ならば，保存剤，緩衝剤，安定剤，粘性のビヒクルなどを溶液に加え，そこに溶解させる。化合物Ａの濃度は，滅菌精製水に基づいて，０.０００１から５ｗ／ｖ％，好ましくは０.００１から０.２ｗ／ｖ％であり，そして最も好ましくは約０.１ｗ／ｖ％である。溶解後，ｐＨを，眼科学的医薬としての使用に許容される範囲内，好ましくは４.５から８の範囲内に，ｐＨ調製剤を用いて調製する。…上記方法によって生産された点眼剤は，代表的には，１度に１から数滴の量を，１日２，３回，眼に適用することだけを必要とする。しかし，より重篤な場合には，点眼薬は１日数回適用され得る。代表的な点眼量は約３０μlである。（１３頁１行～１４頁１３行）⑵前記⑴によれば，本件各発明の特徴は，以下のとおりであると認められる。ア本件各発明は，化合物Ａのアレルギー性眼疾患を処置するため及び／又は予防するための治療上及び予防上の局所使用に関する。（前記⑴ア）イ化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，いくつかの場合において，１日１回又は２回の数少ない頻度で適用され得る。（前記⑴エ）ウヒト結膜から得られた肥満細胞における抗アレルギー性の肥満細胞安定剤の阻害効果について試験したところ，化合物Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の濃度依存的な阻害を引き起こした。（表１）（前記⑴オ）エ本件各発明の点眼剤を調製する一般的な方法は，化合物Ａ及び等張剤を滅菌精製水に加え，必要ならば，保存剤，緩衝剤，安定剤，粘性のビヒクルなどを溶液に加え，そこに溶解させる。化合物Ａの濃度は，滅菌精製水に基づいて，０．０００１から５ｗ／ｖ％，好ましくは０．００１から０．２ｗ／ｖ％であり，最も好ましくは約０．１ｗ／ｖ％である。溶解後，ｐＨを，眼科学的医薬としての使用に許容される範囲内，好ましくは４．５から８の範囲内に，ｐＨ調製剤を用いて調製される。（前記⑴カ）
２引用発明１について
⑴引用例１（甲１）には，おおむね次の記載がある。ア抗原誘発およびヒスタミン誘発結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を，モルモットを用いて検討した。その結果，ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９の点眼は，抗原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示した。（６０３頁中段の要約）
イはじめに
アレルギー性結膜炎の治療には，ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅやｋｅｔｏｔｉｆｅｎなどの抗ヒスタミン作用を有する薬物が広く用いられている。（６０３頁左欄１～４行）
ウ実験方法
２．結膜炎症状の定量化
結膜炎の程度は，つぎのように定めた.
Ｓｃｏｒｅ１：軽度の充血を示すもの.
Ｓｃｏｒｅ２：強度の充血を示すもの.
Ｓｃｏｒｅ３：充血に軽度～中等度の浮腫が加わったもの.
Ｓｃｏｒｅ４：著明な浮腫が生じたもの.
３．結膜からのヒスタミン遊離
抗原点眼１５分後に結膜を切除し，重量を測定した後，生理食塩液で洗浄した。その後，…ホモジナイズし，…遠心し，その上清を凍結保存した。その後，…解凍遠心分離し，上清のヒスタミン含量をＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）で定量した。
４．涙液中ヒスタミン含量の測定
抗原点眼１５分後に，生理食塩液を点眼した後回収し，…遠心分離し，上清のヒスタミン含量をＨＰＬＣで測定した。
（６０４頁左欄１行～右欄２行）
エ実験成績
１．抗原誘発結膜炎に対する効果
感作モルモットの結膜に抗原液（２０ｍｇ／ｍｌ）を点眼して誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を図１に示した。…ＫＷ－４６７９は１０および１００ｎｇ／μｌの濃度で有意な抑制作用を示した。…２．抗原誘発およびヒスタミン誘発結膜炎に対する効果表１に抗原およびヒスタミン誘発結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の効果を，ＩＣ₅₀値で示した。ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９は，ヒスタミン誘発結膜炎を抗原誘発結膜炎よりもより強く抑制した。…
３．結膜からのヒスタミン遊離に対する作用
結果は，図２に示したごとく，…ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９の効果は有意ではなかった。
４．涙液中のヒスタミン含量に対する効果


抗原点眼前のモルモット涙液中のヒスタミン含量は１．７±０．４ｎｇ／ｍｌであったが，抗原点眼後，ヒスタミン含量は約５倍に増加した（８．６±０．８ｎｇ／ｍｌ）。ｌｅｖｏｃａｂａｓｔｉｎｅおよびａｍｌｅｘａｎｏｘを抗原適用１５分前に点眼しておいた場合，抗原抗体反応による涙液中のヒスタミン含有量の増加は，有意に抑制された。ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９は，有意な効果を示さなかった。
（６０４頁右欄３行～６０５頁左欄１９行）
オ以上の知見より，ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９は主としてこれらの薬物が有する抗ヒスタミン作用により抗原抗体反応による結膜炎を抑制したのではないかと考えられる。（６０５頁左欄２６行～２９行）
カ一方，ｌｅｖｏｃａｂａｓｔｉｎｅおよびａｍｌｅｘａｎｏｘは抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離を抑制するのではないかと考えられる。そこで，抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ，両薬物は有意な抑制効果を示した。ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９は無効であった。（６０５頁左欄２９行～３４行）
⑵引用例１記載の発明
前記⑴によれば，引用例１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９を含有する点眼剤が記載されていることが認められる。なお，ＫＷ－４６７９は，「Ｚ－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」の塩酸塩（化合物ＡのＺ体（シス異性体）の塩酸塩）である（甲２の１・２）。よって，引用例１記載のＫＷ－４６７９は，本件発明１の「１１-（３-ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（化合物Ａ）の「薬学的に受容可能な塩」に相当するとともに，本件発明２の「（Ｚ）－「１１-（３-ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（化合物Ａのシス異性体）に相当するものである。
以上のとおり，引用例１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤が記載されていることが認められる。
３取消事由１（引用発明１に基づく進歩性判断の誤り）について
⑴本件各発明と引用例１記載の発明との対比
引用例１記載の発明は，前記２⑵のとおりであることから，同発明と本件各発明とは，前記第２の３⑵記載のとおりの相違点１ないし４を有するものと認められ，この点は当事者間に争いがない。
⑵確定した前訴判決の判断
前訴判決（甲８４）は，「取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」と題する項目において，本件特許の優先日当時における技術常識について後記アのとおり認定し，それを踏まえて，後記イのとおり，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ－４６７９を「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められ，引用例１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由は理由がないとした第２次審決の判断は，誤りであると判断した。
ア本件特許の優先日当時の技術常識
(ア)ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発に係る技術常識抗アレルギー薬は，その作用機序によって，肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質に対する拮抗作用を有する薬剤，それらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用を有する薬剤の二つに大別され，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発においても，この二つの作用を確認することが一般的に行われていた。
ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルが作成され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていた。本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタミンなどの化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていた。
（８３頁１８行～８４頁１５行）
(イ)肥満細胞の不均一性
本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができないというのが技術常識であった。しかし，ラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおける薬剤の応答性に関する実験結果とヒトの結膜炎における薬剤の応答性に関する実験結果が同様の傾向を示す場合があることや，ラット，モルモットのある組織の肥満細胞の実験結果とヒトの結膜における肥満細胞の実験結果が同様の傾向を示す場合があることを否定することはできず，肥満細胞の不均一性は，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができないというのにとどまる。
（８５頁２５行～８６頁７行，８７頁５行～１３行）
イ第２次訂正後の各発明の容易想到性


(ア)引用例１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤が記載され，また，モルモットに抗原誘発及びヒスタミン誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を検討した結果，ＫＷ－４６７９の点眼は，１０及び１００ｎｇ／μｌの濃度で，抗原誘発したアレルギー性結膜炎症に有意な抑制作用を示したこと，及び抗原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示したことが記載されている。
そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルが作製され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていたこと，本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていたことからすると，引用例１に接した当業者は，引用例１には，ＫＷ－４６７９が「ヒト」の結膜肥満細胞に対してどのように作用するかについての記載はないものの，引用例１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあるものと認められる。
（８８頁７行～８９頁２行）
(イ)そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われていたことから，当業者は引用例１記載のＫＷ－４６７９を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し，ＫＷ－４６７９が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえる。（８９頁３行～１１行）
(ウ)加えて，引用例２には，化合物２０（化合物Ａ）を含む一般式で表される化合物（Ⅰ）のＰＣＡ抑制作用について，皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられるとの記載がある。この記載は，ヒスタミン遊離抑制作用を確認した実験に基づく記載ではないものの，化合物（Ⅰ）の薬理作用の一つとして肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離抑制作用があることの仮説を述べるものであり，その仮説を検証するために，化合物Ａについて肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認する動機付けとなるものといえる。（８９頁１２行～２３行）(エ)前記(イ)の事情に加えて，本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測できないというのが技術常識であったことに鑑みると，引用例１に，モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてＫＷ－４６７９がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていることは，ＫＷ－４６７９がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならない。（９０頁１７行～９１頁８行）
(オ)以上によれば，引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり，その適用を試みる際に，ＫＷ－４６７９が，ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(ヒト結膜肥満細胞安定化作用)を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。
したがって，第２次訂正後の各発明における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，引用例１及び引用例２に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして，引用例１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由は理由がないとした第２次審決の判断は，誤りである。
（９１頁９行～２３行）
⑶本件審決の判断
本件審決は，確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）により，相違点１及び相違点２については，いずれも引用例１及び引用例２に接した当業者が容易に想到することができたものであるとされ，相違点３については，単なる設計事項にすぎないとしつつ，化合物Ａは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定化効果（高いヒスタミン放出阻害率）を有すること，また，ＡＬ－４９４３Ａ（化合物Ａのシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常に広いことは，いずれも引用例１，引用例３及び本件特許の優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり，進歩性を判断するにあたり，引用発明１と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして，本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。
⑷本件各発明の効果について


ア発明の容易想到性は，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものである。そして，当該発明の効果を考慮するに当たっては，その効果が明細書に記載されていること，又は，その効果は明細書に記載されていないが，明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。本件明細書には，本件各発明の効果に関し，以下の点が開示されている。(ア)化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，いくつかの場合において，１日１回又は２回の数少ない頻度で適用され得る。化合物Ａはまた，その肥満細胞安定化活性の他に，顕著な抗ヒスタミン活性を有する。従って，予防効果の他に，化合物Ａはまた治療効果も有する。（６頁２６行～２９行）(イ)ヒト結膜から得られた肥満細胞…における，報告されている抗アレルギー性の肥満細胞安定剤の阻害効果を，以下の実験方法に従って試験した。…表１が明らかに示すように，抗アレルギー薬であるクロモグリク酸二ナトリウムおよびネドクロミルナトリウムは，ヒト結膜肥満細胞脱顆粒を有意に阻害することができなかった。対照的に，化合物Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の濃度依存的な阻害を引き起こした。（７頁１３行～９頁７行，表１）
(ウ)本発明の点眼剤を調製する一般的な方法を，以下に記載する。…化合物Ａの濃度は，滅菌精製水に基づいて，０．０００１から５ｗ／ｖ％，好ましくは０．００１から０．２ｗ／ｖ％であり，そして最も好ましくは約０．１ｗ／ｖ％である。溶解後，ｐＨを，眼科学的医薬としての使用に許容される範囲内，好ましくは４．５から８の範囲内に，ｐＨ調製剤を用いて調製する。…上記方法によって生産された点眼剤は，代表的には，１度に１から数滴の量を，１日２，３回，眼に適用することだけを必要とする。しかし，より重篤な場合には，点眼薬は１日数回適用され得る。代表的な点眼量は約３０μlである。（１３頁５行～１４頁１３行）イこれらの記載によれば，本件明細書に接した当業者は，本件明細書に記載された実験（結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定する実験）において，化合物Ａ（シス異性体）のヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出の阻害率は，３００μＭで２９．６％，６００μＭで４７．５％，１０００μＭで６６．７％，２０００μＭで９２．６％を記録し，３０μＭから２０００μＭまでの濃度範囲内において濃度の増加とともに上昇し，１０００μＭでは６６．７％という高いヒスタミン放出阻害効果を示し，その２倍の濃度である２０００μＭでも同９２．６％という高率を維持していたこと，これに対し，抗アレルギー薬として知られるクロモグリク酸二ナトリウム及びネドクロミルナトリウムが，２０００μＭまでの濃度範囲でヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出を有意に阻害することができなかったことを認識するものというべきである。
他方，本件明細書には，２０００μＭを超える濃度における化合物Ａのヒスタミン放出阻害率を測定した実験結果等，２０００μＭを超える濃度においても化合物Ａが広い範囲で高いヒスタミン放出阻害効果を有することについて説明した記載や，これを示唆する記載は存在せず，本件特許の優先日当時の技術水準に鑑みても，本件明細書の記載から，当業者において上記効果を推論できたことを認めるに足りる証拠はない。したがって，本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に，２０００μＭを超える濃度における化合物Ａのヒスタミン放出阻害効果を本件発明１の効果として参酌することはできない。なお，本件特許の優先日後に頒布された甲３９には，本件明細書に記載された上記実験と同様の実験方法により，ＡＬ－４９４３Ａ（化合物Ａのシス異性体）の濃度（用量）が２０００μＭ程度に至っても用量依存的に上昇し，１００００μＭまで濃度が上昇しても９０％程度の阻害率を示したことが記載されているが，当業者において，本件明細書から２０００μＭを超えて濃度依存的な阻害を引き起こすものと推論できない以上，本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に，その内容を参酌することはできない。
ウ本件発明１の効果について
確定した前訴判決によれば，引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められ，この点は当事者間に争いがない。そうすると，化合物Ａがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有すること自体は，当業者にとって予測し難い顕著なものであるということはできない。


また，引用例１及び引用例２には，化合物Ａがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかということについて，明示的な記載はされていないものの，甲２０等には，本件特許の優先日前にスギ花粉症患者１１例ないし３０例に対して，化合物Ａ以外の化合物について，抗原による眼誘発試験（スギ抗原液を点眼することによるアレルギー反応誘発試験）を行い，点眼液の点眼後５分後及び１０分後の涙液中のヒスタミン遊離抑制率を測定した結果，①０．０００３％塩酸プロカテロール点眼液では，誘発５分後で平均７９．０％及び誘発１０分後で平均８２．５％，同０．００１％点眼液では，誘発５分後で平均８１．６％及び誘発１０分後で８９．５％，同０．００３％点眼液では，誘発５分後で平均８１．７％及び誘発１０分後で９０．７％を（甲２０），②０．０５％ケトチフェン点眼液では，誘発５分後で平均６７．５％及び誘発１０分後で平均６７．２％を（甲３２），③２％クロモグリク酸二ナトリウム点眼液では，誘発５分後で平均７３．８％及び誘発１０分後で平均６７．５％を（甲３４），④０．２５％ペミロラストカリウム点眼液では，誘発５分後で平均７１．８％及び誘発１０分後で平均６１．３％，同０．１％点眼液では，誘発５分後で平均６９．６％及び誘発１０分後で平均６９．０％を（甲３７），それぞれ記録した旨が開示されている。
そうすると，当業者の本件特許の優先日における技術水準として，化合物Ａのほかに，所定濃度を点眼することにより約７０％ないし９０％程度の高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在すること，その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害効果を維持する化合物も存在することが認められる。
以上のとおり，本件特許の優先日において，化合物Ａ以外に，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると，本件明細書に記載された，本件発明１に係る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない。なお，本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に，甲３９の内容を参酌することができないことについては，前記イのとおりであるが，仮にその内容を参酌したとしても，上記のとおり，本件特許の優先日において，化合物Ａ以外に，高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在し，その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害効果を維持する化合物も存在したことを考慮すると，甲３９に記載された，本件発明１に係る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということもできない。
したがって，本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがある。
エ本件発明２について
本件発明２は，本件発明１について，化合物Ａがさらに「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する」という発明特定事項を付加するものである。
そして，「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６.７%以上阻害する」点は，前記ウと同じ理由により，引用発明１及び引用発明２から容易に想到する本件発明２の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるということはできないことから，本件審決における本件発明２の効果に係る判断にも誤りがある。
⑸被告らの主張について
ア被告らは，引用例１には，抗原体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ，ＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）は無効であったとの記載があるため，引用例１から，化合物Ａのヒト結膜肥満細胞の安定化として当業者が予測したであろう効果は，せいぜい，「引用例１のとおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが，もしかしたら，５％や１０％であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という程度のものにすぎない旨主張する。


しかし，確定した前訴判決は，本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測できないというのが技術常識であった旨認定しており，証拠（甲７，１０，１３～１８，２３，４１，４２，１０１～１０３，１２７～１２９）によれば，本件特許の優先日当時，上記技術常識が存在したものと認められる。また，前訴判決は，引用例１に，モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてＫＷ－４６７９がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていることは，ＫＷ－４６７９がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならないとした上で，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたと判断したものである。上記のような技術常識に鑑みると，引用例１に，モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてＫＷ－４６７９がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていることのみをもって，本件特許の優先日において，当業者が，本件各発明に係る化合物Ａにヒスタミン放出阻害効果が全くないと予測したと認めることはできず，仮に同効果があったとしてもその阻害率がせいぜい５％や１０％であると予測したと認めることもできない。被告らの主張は，確定した前訴判決の前記認定判断と相反するものである。イ被告らは，甲２０等に記載された実験はインビボ試験であり，本件発明２が前提とする実験条件とは全く異なるため，本件発明２の比較対象となり得ない，甲２０等に記載された化合物のうち幾つかについては，本件発明２が前提とする実験条件と同一の実験条件において，かつ，本件発明２の化合物と比較して測定した実験結果が記載された乙１には，本件発明２の化合物がそれらの化合物よりも顕著に高いヒト結膜肥満細胞安定化効果を示すことが記載されている，甲２０等に記載のインビボ試験においては，一般に正確な定量・評価・比較が非常に困難であり，実験条件・実験手法の妥当性にも疑問が残るなどとして，甲２０等に記載された実験結果に基づいて本件発明２の顕著な効果を否定することはできない旨主張し，大野重明医師の意見書（乙３）中には，これに沿う部分がある。しかし，甲２０等に記載された実験方法は，実際のヒト（スギ花粉症患者）の眼に薬剤を投与するもの（インビボ実験）であり，本件明細書や乙１に記載されたヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投与するもの（インビトロ実験）とは実験方法が全く異なるものであるから，特定の化合物におけるヒスタミン遊離抑制率について両実験の実験結果に一致しない点があるとしても，それをもって直ちに，甲２０等の実験結果がおよそ信用性に欠けるものであり，本件特許の優先日における技術水準を認定するに当たり参酌し得ないものということはできない。また，甲２０等に記載された実験方法は上記のとおりであり，ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定するものとして，特段不合理な点はない。被告らの主張は，甲２０等に記載された実験方法，実験結果等のどの部分に技術的な問題があるのか具体的に指摘するものではなく，客観的裏付けを欠くものであって，採用できない。
⑹小括
よって，取消事由１は理由がある。
４結論
以上のとおりであるから，その余の点について判断するまでもなく，本件審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。
なお，本件審判の審理について付言する。
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審理，審決をするが，再度の審理，審決には，行政事件訴訟法３３条１項の規定により，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続において，審判官は，取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと，あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また，特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により，容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。前訴判決は，「取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」と題する項目において，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるとして，引用例１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第２次審決を取り消したものである。特に，第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした第２次訂正後の発明１は，本件審決が審理の対象とした本件発明１と同一であり，引用例も同一であるにもかかわらず，本件審決は，本件発明１は引用例１及び引用例２に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして，本件各発明の進歩性を認めたものである。発明の容易想到性については，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり，当事者は，第２次審判及びその審決取消訴訟において，特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も，これを否定する事実の主張立証も，行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後，再び開始された本件審判手続に至って，当事者に，前訴と同一の引用例である引用例１及び引用例２から，前訴と同一で訂正されていない本件発明１を，当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは，特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず，訴訟経済に反するもので，行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし，問題があったといわざるを得ない。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          髙      部    眞規    子裁判官          山      門              優裁判官          片      瀬              亮
別紙
本件明細書図表目録


平成２４年１１月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１０２５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月３１日
判        決
原告         株式会   社モン   テロー   ザ
同訴訟代理人弁護士        玉井信   人
淺枝謙   太
同          弁理士        中畑    孝
市   橋   俊一郎
三田大   智
被告         株式会   社三陽   物産
同訴訟代理人弁理士        丹羽宏   之
西尾美   良
中村英   子
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８９００８１号事件について平成２４年６月１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１の本件商標に対する後記２のとおりの手続において，被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件商標
本件商標（登録第３１１２１８５号商標。甲４４）は，「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなり，平成４年９月３０日，平成３年法律第６５号附則５条１項に基づき登録出願され，第４２類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務（以下「本件指定役務」という。）として，平成７年７月６日に登録査定された後，平成８年１月３１日に設定登録され，平成１８年７月２８日に存続期間の更新登録がされて，現に有効に存続しているものである。
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２３年９月２７日，特許庁に対し，本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は，これを無効２０１１－８９００８１号事件として審理した上，平成２４年６月１日，「本件審判の請求は，成り立たない」との本件審決をし，その謄本は，原告に対し，同月１２日，送達された。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，①本件商標は，商標法４条１項７号，１６号及び１９号に違反して登録されたものではないから，同法４６条１項１号により，無効とすることはできず，②本件商標の登録がされた後において，同法４条１項７号及び１６号に該当するものでもないから，同法４６条１項５号により，無効とすることもできない，というものである。
４取消事由
(1)商標登録査定時において，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないと
した判断の誤り（取消事由１）
(2)商標登録後において，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないとした
判断の誤り（取消事由２）
(3)商標登録査定時において，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しない
とした判断の誤り（取消事由３）
(4)商標登録後において，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しないとし
た判断の誤り（取消事由４）
(5)本件商標が商標法４条１項１９号に該当しないとした判断の誤り（取消事由５）
第３当事者の主張
１取消事由１（商標登録査定時において，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
次のとおり，本件商標は，外国の著名な地名であるモンテローザ高峰や外国の著名な商標である「MonteRosa」の信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドしたものであり，このような商標の登録を認めることは，国際信義に反するものである。
(1)本件商標と国際信義との関係について
ア外国地名としての「モンテローザ」について
(ア)本件審決は，「モンテローザ」を単に「スイスとイタリアの国境にそびえるアルプス山脈中の高峰」と判断した。
しかし，上記認定は，広辞苑（第６版）の記載をそのまま引用したものであるが，モンテローザ高峰がモンブラン高峰に次ぐアルプス山脈第２の高峰である事実や，マッターホルン高峰を含む山群としても周知である事実，アルプス山脈，モンブラン高峰，マッターホルン高峰との関係を全く判断していない。したがって，本件審決の上記判断には脱漏がある。
(イ)本件審決は，本件商標の登録査定時において，「モンテローザ」が世界的に著名な山の名称として，日本国内において広く一般に知られていたものとは認められないと判断した。
しかし，前記(ア)のとおり，モンテローザ高峰についての本件審決の判断には脱漏があり，これを前提とする上記判断は誤りである。
また，秩父宮親王がモンテローザ高峰を大縦走したことを伝える大正時代の新聞記事があること，昭和１３年にイタリア軍の研究所が存する場所としてモンテローザ高峰が紹介されている新聞記事があること，昭和４０年代にはスイスを紹介する書籍のアルプスに関する箇所には必ずモンテローザ高峰の名が記載されていたこと，登山に関する書籍にモンテローザ高峰はアルプス第２の高峰として記載されていたこと，昭和４１年にモンテローザ高峰を舞台とする映画「アルプスの若大将」が公開され，４００万人近くの観客がこの映画を見たこと，「モンテローザ」の語は，広辞苑第４版（平成３年１１月１５日発行）で「アルプス山脈中の高峰」として掲載され，大辞林（平成２年９月１日発行）でも，「アルプス山脈第２の高峰」として掲載されていること，モンテローザ高峰は標高４６３４ｍであり，マッターホルン高峰やスイスのツェルマット等の様々な場所から日本人登山客，観光客が目にすることができること，モンテローザ高峰には，長期間，多くの日本人観光客が訪れていること，イタリアにおいても，マルゲリータ王妃がモンテローザ高峰を眺めるためにグレソネイ渓谷に城を構築していること，総滑走距離１８０ｋｍのコースがあるモンテローザスキー場やビラというスキー場からモンテローザ高峰を見ることができることなどからすると，本件商標の登録査定時において，「モンテローザ」の語は，スイス又はイタリアの地名（高峰名，観光地名）として，取引者，需要者に広く一般に知られていたことは明らかである。


(ウ)本件審決は，本件商標の登録査定時において，モンテローザ高峰が何らかの料理の提供地として，日本国内において広く一般的に知られていたものとは認められないとして，本件商標のモンテローザ高峰に対するフリーライドを否定した。しかし，取引者，需要者が商標を地名として認識する場合には，その地名が示す土地において現実に指定商品が生産され又は販売されていることを要しないから（最高裁昭和６０年（行ツ）第６８号同６１年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１４７号７頁），取引者，需要者が「モンテローザ」をスイスとイタリアの国境にそびえる高峰名として認識できるのであれば，現実にモンテローザ高峰が何らかの飲食物の提供地として広く知られていなくても，取引者，需要者が何らかの飲食物が提供されているであろうと認識するのみで足りる。そして，前記(ア)及び(イ)記載の事実や日本人のアルプス山脈やイタリア語に関する知識等を総合勘案すれば，取引者，需要者が「モンテローザ」をスイス又はイタリアの地名として容易に認識することは疑う余地がない。したがって，「モンテローザ」の語が地名であることを認めながら，その地名が何らかの飲食物の提供地として広く一般的に知られていたか否かをフリーライドの判断基準とした本件審決の判断は誤りである。
イ外国商標としての「Monte    Rosa」について(ア)本件審決は，本件商標の登録査定時において，「Monte   Rosa」がホテルの商標として日本国内において広く一般に知られていたものとは認められないと判断した。
しかし，１８５５年からツェルマットにある「MonteRosa」ホテル，１９０９年からイタリアのキアヴァリにある「MonteRosa」ホテル，フランスのパリにある「Monterosa」ホテルは，いずれもミシュランの「レストラン・ホテルガイド」（２０１１年版）に掲載されて高評価を得ており，各ホテルの名称は世界的に著名な商標である。特に，ツェルマットの「MonteRosa」ホテルは，同地で最初に建てられたホテルであり，モンテローザ高峰やマッターホルン高峰への登山客，観光客の拠点として，１５０年以上の間，世界一流のホテルとして名を馳せている。また，同ホテルは，１８６５年７月１４日，エドワード・ウィンパーが同ホテルを出発してマッターホルン高峰への初登頂を果たしたことでも有名であり，世界中の登山客，観光客の間で広く知られている。さらに，遅くとも昭和５５年には，同ホテルには日本から直接予約ができるようになっており，日本からアクセスしやすい世界一流ホテルとして知られていたものである。
したがって，「MonteRosa」はホテルの商標として，日本国内においても広く知られていたことは明白であり，本件審決の上記判断は誤りである。(イ)そして，「モンテローザ」を商標として選択した被告が，ツェルマットの「MonteRosa」ホテルの名称を知らないはずはなく，現に，被告の関連会社である株式会社三井商事は，紋章を付して商標を使用する同ホテルの手法を模倣して，甲３４記載の商標を出願，登録している。
また，被告は，文字の一部を渦巻き状にした書体で「MonteRosa」と表した商標を使用しているが，この商標は上記「MonteRosa」ホテルが使用する商標と酷似している。これもただの偶然とはいい難く，被告が「MonteRosa」ホテルを知らなかったということはできない。
(ウ)したがって，被告が上記「Monte    Rosa」ホテルに化体した信用，名声，顧客吸引力等へのフリーライドという不正な意図により本件商標を出願，登録し，これを使用していることは疑いようがない。
ウ以上のとおり，本件商標は，外国の著名な地名と外国の著名な商標の信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドしたものである。このような商標の登録を認めることは，国際信義に反し，公の秩序又は善良な風俗を害するものである。(2)本件商標と公正な取引秩序との関係について次のとおり，本件商標は，被告固有の自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり，また，飲食物の提供の役務における慣用商標となっていて，独占適応性を有しないものであるから，本件商標の登録状態を維持することは，公正な取引秩序を乱すものである。
ア本件審決は，「モンテローザ」はアルプス山脈中の高峰の一つの名称であることは認められるとしても，著名な地名とはいえず，何らかの料理の提供地を認識させるものでもないから，本件商標を本件指定役務に使用しても，自他役務識別標識としての機能を果たし得ると判断した。
しかし，前記のとおり，外国地名としての「モンテローザ」に対する本件審決の判断は誤りであり，この誤った判断に基づく上記判断も当然に誤りである。イ本件審決は，日本国内において，「モンテローザ」との商標を使用して飲食物の提供を行っている者が全国各地に多数存在していたとしても，それらは，あくまでも自他役務識別標識として使用されているというべきであると判断した。しかし，本件商標は，外国の著名な地名や商標を社会通念上同一の形態で表示する商標であり，日本国内において，被告の商標としては自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものである。そうであるからこそ，日本国内では，原告を含め，「モンテローザ」との商標を使用して「飲食物の提供」を行っている者が多数存在している。本件商標は，飲食物の提供の役務における慣用商標となっていて，独占適応性を有しないものであるから，そのような本件商標の登録状態を維持することは，日本国内における公正な取引秩序を乱すものである。
(3)小括
よって，本件商標は，登録査定時において，商標法４条１項７号に該当するから，同法４６条１項１号により，登録を無効にすべきである。
〔被告の主張〕
(1)本件商標と国際信義との関係について
ア外国地名としての「モンテローザ」について
原告は，本件商標の登録査定時において，「モンテローザ」が世界的に著名な山の名称として，日本国内において広く知られていたと主張する。しかし，本件商標の商標登録以降，現在に至るまで，「モンテローザ」との商標は，多数商標登録されている（乙１の１～７，乙２の１～４）。これらの商標は，商標法３条１項３号の規定により拒絶されることなく登録されており，「モンテローザ」高峰が著名な観光地であるという原告の主張と矛盾する。したがって，本件商標の登録査定時において，「モンテローザ」が著名な観光地ではないことは明らかである。
イ外国商標としての「Monte    Rosa」について原告は，   本件商標   はツェル   マットの   「Monte   Rosa」ホテ   ル，キア   ヴァリの「MonteRosa」ホテル，パリの「Monterosa」ホテルの商標の信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドしたものであると主張する。
しかし，本件商標の登録査定時において，これらの商標が，周知，著名だったという事実は見当たらない。
(2)本件商標と公正な取引秩序との関係について原告は，日本国内においては，「モンテローザ」との商標を使用して「飲食物の提供」を行っているものが多数存在しているから，本件商標は，「飲食物の提供」の役務における慣用商標となっていると主張する。


しかし，被告が，店舗開店から現在に至るまで４０年以上にわたり，本件商標を継続して使用してきた結果，本件商標には，「被告が商標権を有する「モンテローザ」商品を提供する店舗」であるという信用が化体され自他役務識別標識としての機能が備わっていることは明らかである。本件商標が「飲食物の提供」の役務における慣用商標となっており，自他役務識別標識としての機能がないとする原告の主張は正当性がない。
(3)小括
よって，本件商標は，登録査定時において，商標法４条１項７号に該当しない。２取消事由２（商標登録後において，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，商標法４６条１項１号に基づく同法４条１項７号についての判断は，同法４６条１項５号に基づく同法４条１項７号の判断にも，そのまま当てはまるとして，本件商標は商標登録がされた後において，商標法４条１項７号に該当するものとなっているとは認められないと判断した。しかし，以下のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア本件商標と国際信義の関係について
(ア)前記のとおり，モンテローザ高峰やその麓のツェルマットには，多くの日本人登山客，観光客が訪れている。また，現在では，新潟県妙高市がツェルマットと姉妹都市として交流を進めており，より多くの日本人がツェルマットを訪れている。さらに，大手旅行会社がモンテローザ高峰を観光コースに取り入れた旅行商品を販売したり，山旅専門旅行会社がモンテローザ高峰に特化した旅行商品を販売したりするなど，日本国内におけるモンテローザ高峰の周知，著名性は日々増大している。
(イ)また，前記のとおり，「Monte   Rosa」はホテルの商標として，日本国内において広く知られている。
(ウ)したがって，本件商標が商標登録されていることは，商標登録後の現在において，外国の著名な地名や著名な商標との関係で国際信義に反するものである。
イ本件商標と公正な取引秩序との関係について
(ア)前記のとおり，「モンテローザ」が被告固有の商標であるとの認識は現在でも定着していないし，独占適応性も有しない。
しかも，被告は，原告と争った審決取消訴訟（知財高裁平成２３年（行ケ）１００８１号）での和解交渉に際し，原告が「モンテローザ」商標の共有又は譲受けを申し出たところ，商標権の譲受けとしては異例の高額費用を要求してきたように，金銭請求目的のために本件商標の登録を維持していることは明白である。このような商標登録を半永久的に放置すれば，日本国内の飲食店業界の取引秩序が乱れ，取引者，需要者を混乱に陥れることとなる。
(イ)また，原告は，昭和５８年から多数の飲食店を運営，管理し，飲食物の提供を行う会社であるところ，その売上高が外食産業において有数であることなどから，日本を代表する外食チェーンストアとしてマスメディアにも取り上げられ，その結果，「モンテローザ」は，飲食業界において，居酒屋経営業務を行う原告の著名な略称ないし商標として認識されるに至っている。
他方，被告及び三井商事は，コーヒー，ケーキ等の提供を主とする飲食店を神奈川県内を中心に出店しているものである。
上記のとおり，「モンテローザ」は原告の略称ないし商標として居酒屋経営業務において著名性を有しているところ，居酒屋経営業務と被告の喫茶店業務とは類似するから，被告が本件商標を使用して居酒屋業務を行えば，原告との間で出所混同及び役務の質の誤認が生じ，公正な取引秩序を乱すおそれがある。(ウ)以上のとおりであるから，本件商標は，原告を含む全国の「モンテローザ」商標を使用する事業者との関係で公正な取引秩序を乱すものである。
(2)小括
よって，本件商標は，商標登録後において，商標法４条１項７号に該当するから，同法４６条１項５号により，無効にすべきである。
〔被告の主張〕
(1)本件商標と国際信義との関係について
原告は，本件商標が商標登録されていることは，商標登録後の現在において，外国の著名な地名や商標との関係で国際信義に反すると主張する。しかし，現在でも，「モンテローザ」は，単に「スイスとイタリアの国境にそびえるアルプス山脈中の高峰」であると認識され，「著名な観光地」ではないことは明らかである。
また，「MonteRosa」ホテル等の名称が，現在，周知，著名になっている事実も見当たらない。
(2)本件商標と公正な取引秩序との関係についてア原告は，「モンテローザ」が被告固有の商標であるとの認識は現在でも定着していないし，独占適応性も有しないと主張する。
しかし，前記のとおり，本件商標に自他役務識別標識としての機能がないとする原告の主張は正当性がない。
イ原告は，原告の会社の名称の一部「モンテローザ」が，著名な略称ないし商標として認識されるに至っていると主張する。
しかし，原告が経営する飲食店名は，白木屋，魚民，笑笑等であり，「モンテローザ」は会社の名称の一部にすぎず，「モンテローザ」が原告経営の飲食店名として認知されていないことは明らかである。
(3)小括
よって，本件商標は，商標登録後において，商標法４条１項７号に該当しない。３取消事由３（商標登録査定時において，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しないとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，「モンテローザ」の語は本件指定役務に係る何らかの役務の特質や役務の提供地等を想起させるものではないから，本件商標を本件指定役務に使用しても，需要者をして，役務の質について誤認を生じさせるおそれはないと判断した。
しかし，本件商標は，外国の著名な地名であるモンテローザ高峰と社会通念上同一の形態で表示する商標であるから，取引者，需要者に対し，モンテローザ高峰によって表される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせる。また，本件商標は，外国の著名な商標である「MonteRosa」と社会通念上同一のものでもあり，取引者，需要者に対し，「MonteRosa」ホテルによって想起される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせる。したがって，本件審決の上記判断は誤りである。
(2)小括
よって，本件商標は，登録査定時において，商標法４条１項１６号に該当するから，同法４６条１項１号により，無効にすべきである。
〔被告の主張〕
(1)原告は，本件商標が外国の著名な地名であるモンテローザ高峰又は外国の著名な商標である「MonteRosa」と社会通念上同一の形態で表示する商標であるから，取引者，需要者に対し，モンテローザ高峰又は「MonteRosa」ホテルによって想起される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせると主張する。


しかし，「モンテローザ」は，単に「スイスとイタリアの国境にそびえるアルプス山脈中の高峰」であると認識され，「著名な観光地」ではないことは明らかであり，「モンテローザ」の語が，何らかの料理の提供地として認識されることはない。また，「MonteRosa」ホテル等の名称が，周知，著名であった事実は見当たらないので，「モンテロ－ザ」の語は，特定の提供場所を認識させるものでもない。(2)よって，本件商標は，登録査定時において，商標法４条１項１６号に該当しない。
４取消事由４（商標登録後において，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しないとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，商標法４６条１項１号に基づく同法４条１項１６号についての判断は，同法４６条１項５号に基づく同法４条１項１６号の判断にも，そのまま当てはまるとして，本件商標は商標登録がされた後において，商標法４条１項１６号に該当するものとなっているとは認められないと判断した。しかし，前記のとおり，本件商標は，外国の著名な地名あるいは著名な商標と社会通念上同一の形態で表示する商標であるから，取引者，需要者に対し，これらの地名や商標によって想起される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせるものである。
(2)また，本件審決は，本件商標をケーキの提供に使用したとしても，需要者をして，役務の質について誤認を生じさせるおそれはないと判断した。しかし，「MONTEROSA」又は「モンテローザ」の語は，日本国内において，朱色の果実を載せたチーズケーキ等の名称として周知，著名である。したがって，本件商標をケーキの提供に使用した場合，そのようなケーキを提供する店として誤認され，役務の質の誤認を生ずる。
(3)本件審決は，居酒屋業務で著名な原告の「モンテローザ」の商標を，コーヒー店の業務を主とする被告が居酒屋業務に使用しても，役務の質の誤認は生じない旨判断した。
しかし，飲食業界において，「モンテローザ」は原告の略称ないし商標として著名であり，原告の行う居酒屋業務と本件指定役務の喫茶店業務とは類似の役務であるから，被告が本件商標を居酒屋業務に使用した場合には，出所混同とともに，役務の質の誤認を生ずるのは明らかである。
(4)小括
よって，本件商標は，商標登録後において，商標法４条１項１６号に該当するから，同法４６条１項５号により，無効にすべきである。
〔被告の主張〕
(1)原告は，本件商標はモンテローザ高峰によって表される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせると主張する。しかし，前記のとおり，「モンテローザ」の語は，何らかの料理の提供地として認識されるものではなく，特定の提供場所を認識させるものでもない。(2)原告は，「MONTE   ROSA」又は「モンテローザ」の語は，日本国内において，朱色の果実を載せたチーズケーキ等の名称として周知，著名であるから，本件商標をケーキの提供に使用した場合，そのようなケーキを提供する店として誤認され，役務の質の誤認を生ずると主張する。
しかし，本件商標の登録後において，イチゴ等の朱色の果実を載せたチーズケーキが，「モンテローザ」チーズケーキとして周知，著名になっている事実は見いだせない。
(3)原告は，「モンテローザ」は原告の略称ないし商標として著名であり，原告の行う居酒屋業務と本件指定役務とは類似の役務であるから，被告が本件商標を居酒屋業務に使用した場合には，出所混同とともに，役務の質の誤認を生ずると主張する。
しかし，本件商標を居酒屋業務に使用するときは役務の質の誤認を生じるとする原告の主張も正当性がない。
(4)小括
よって，本件商標は，商標登録後において，商標法４条１項１６号に該当しない。５取消事由５（本件商標が商標法４条１項１９号に該当しないとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，本件商標の登録査定時において，「Monte    Rosa」との商標が宿泊施設の提供等の役務を表示する商標として日本国内又は外国における需要者の間において広く認識されていたものとは認められず，また，本件商標が不正の利益を得る目的等の不正の目的をもって使用するものであるとは認められないとして，本件商標の登録は，商標法４条１項１９号に違反してされたものということはできないと判断した。
しかし，前記のとおり，「MonteRosa」は，ホテルの商標として，我が国を含む世界中で周知，著名である。
そして，本件商標は，「MonteRosa」を片仮名文字で表示したものであり，当然に上記商標と類似する商標である。
また，前記のとおり，被告が「MonteRosa」ホテルを知らなかったはずはないから，被告は，上記「MonteRosa」との商標が日本で登録されていないことを奇貨として   ，本件   商標の   登録出   願をし   たもの   であり   ，本件   商標は   ，上記   「MonteRosa」との商標に化体した信用，名声，顧客吸引力等へのフリーライドを目的として使用する商標にほかならない。
(2)小括
よって，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当するから，同法４６条１項１号により，無効にすべきである。
〔被告の主張〕
(1)原告は，本件商標は外国商標としての「Monte    Rosa」に化体した信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドするとの不正の目的をもった登録であり，商標法４条１項１９号に該当すると主張する。
しかし，本件商標の登録出願時において，「MonteRosa」ホテル等の名称が周知，著名だったという事実は見当たらない。
被告は，これらのホテルの存在を知ることもなかったのであるから，不正の利益を得る目的その他の不正の目的をもって本件商標を使用するものではないことは明白である。
(2)小括
よって，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(1)本件商標の構成等
ア本件商標は，「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなるところ，「モンテローザ」の語は，「（「ばら色の山」の意）アルプス山脈中の高峰。スイス・イタリアの国境にそびえる。標高４６３４メートル。」の意味を持つものである（広辞苑第６版。甲７の１）。
イ本件指定役務は，第４２類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」であり，本件指定役務の需要者には，広く一般の需要者が含まれる。
(2)モンテローザ高峰について


ア大正１５年８月２４日付け及び同年９月９日付けの東京朝日新聞には，秩父宮親王がモンテローザ高峰に登山したとの記事が掲載されている（甲２０の１・２）。
イ昭和１３年８月２日付け及び同年８月２５日付けの東京朝日新聞には，イタリア軍の研究所が存する場所として，モンテローザ高峰に言及されている（甲２１の１・２）。
ウ昭和４１年に公開された映画「アルプスの若大将」は，アルプスを舞台とする映画であり，劇中で「モンテ・ローザ」と題する楽曲が使用されている。公開時の観客数は，約３８０万人であった（甲３０の１）。
エ昭和４３年４月２５日に河出書房が発行した「世界の旅１３    スイス／オランダ／ベルギー」には，モンテローザ高峰の写真やモンテローザ高峰の紹介文が掲載されている（甲２２）。
オ昭和４３年６月１日に日本文芸社が発行した「先蹤者」という書籍には，モンテローザがアルプス第２の高峰であるとの記載がある（甲２３）。カ平凡社が昭和５６年４月２０日に発行した世界大百科事典（甲７の２）では，モンテローザ（MonteRosa）について，ペンニン・アルプスの主峰であること，アルプス第２の高峰であること，マッターホルン，リンプィッシュホルン，アルプフーベル，ドームなどを含めてモンテ・ローザ山群と呼ぶことがあることなどが記載されている。
キスイス政府観光局が平成２０年１２月に作成した「スイスポケットガイド」という日本語のパンフレットや，平成２２年９月に作成した「スイス花の旅」という日本語のパンフレットではモンテローザ高峰への言及があり，同観光局の平成２３年８月３０日時点のホームページでも，ヴァレー地方ツェルマット周辺の地図中にモンテローザ高峰が記載されている（甲８の１～３）。ク平成２３年８月当時，スイスにある新モンテローザ・ヒュッテの看板には，日本語での案内文の記載がある（甲８の４）。
また，モンテローザ高峰への登山の拠点となるツェルマットの飲食店や土産物店等にも，平成２４年８月現在，日本語での案内等が掲示されている（甲２９の１～１６，弁論の全趣旨）。
ケ現在，新潟県妙高市は，ツェルマットと姉妹都市・友好都市の関係にある（甲３６）。
また，国内の旅行会社では，モンテローザ高峰を観光コースに取り入れた旅行商品だけでなく，モンテローザ高峰やモンテローザ山群に特化した旅行商品も販売している（甲３７の１～１２）。
(3)「Monte    Rosa」の名称を用いた外国のホテルについてアツェルマットには，１８５５年から「Monte    Rosa」ホテルがある。また，キアヴァリには，１９０９年から「MonteRosa」ホテルがある。さらに，パリには，「Monterosa」ホテルがある。これらのホテルは，いずれもミシュラン社が発行した平成２３年版の「レストラン・ホテルガイド」に掲載されている（甲９の１・２，甲１０，甲１１，甲１２の１～３）。
イ１８６５年，イギリス人の登山家エドワード・ウィンパーは，ツェルマットの「MonteRosa」ホテル出発してマッターホルン高峰への初登頂を果たしている（甲３３の１～４）。
ウ昭和５５年当時，ツェルマットにある「Monte    Rosa」ホテルは，日本から電話で宿泊等の予約ができるホテルとして旅行雑誌に紹介されていた（甲２６の１・２）。
２取消事由１（商標登録査定時において，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないとした判断の誤り）について
(1)商標法４条１項７号について
商標法４条１項７号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には，その構成自体が非道徳的，卑わい，差別的，きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合でなくても，当該商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるため，登録を認めることが国際信義に反し，又は公正な取引秩序を乱すような場合も含まれるものである。(2)原告は，本件商標は外国の著名な地名であるモンテローザ高峰や外国の著名な商標である「MonteRosa」の信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドしたものであり，このような商標の登録を認めることは，国際信義に反するものであると主張するので，以下検討する。
アモンテローザ高峰の周知，著名性について
前記１(2)のとおり，モンテローザ高峰は，アルプス山脈第２の高峰であり，マッターホルン，リンプィッシュホルン，アルプフーベル，ドームなどを含めてモンテ・ローザ山群と呼ばれることがあるものであるから，アルプス山脈のあるスイスやイタリアにおいては，周知，著名な地名であるということができる。しかしながら，本件商標について登録査定がされた平成７年頃までの日本国内においては，モンテローザ高峰については，本件証拠上，百科事典における記載や，大正１５年あるいは昭和１３年に発行された新聞記事での記載，スイスやイタリアを紹介した旅行用の書籍中での記載，昭和４１年に公開された映画の舞台の一部として使用されたことなどが確認されるにとどまるから，スイスやイタリアを訪れる日本人旅行者には知られている地名であったとしても，広く一般の需要者にも知られていたと認めることはできない。
イ「Monte    Rosa」ホテルの周知，著名性について前記１(3)で認定したとおり，ツェルマットの「MonteRosa」ホテルやキアヴァリの「MonteRosa」ホテルは，いずれも創業から数十年以上の長い歴史を有するものであるから，「MonteRosa」の語は，本件商標の登録出願当時，少なくともスイスやイタリアでは，ホテルの名称として，周知，著名であったといえる。また，日本国内においても，昭和５５年当時，ツェルマットの「MonteRosa」ホテルは，日本から電話で宿泊等の予約をすることができるホテルとして旅行雑誌に紹介されていたのであるから，海外への旅行者には同ホテルを知る者があったということはできる。
しかしながら，上記旅行雑誌の記載のほかに，本件証拠上，本件商標の登録出願時やその登録査定時において，「MonteRosa」ホテルの名称が日本国内で紹介，宣伝等されていたことをうかがわせる事情は見当たらないから，その当時，これらのホテルの名称が日本国内において周知，著名であったと認めることはできない。ウ以上のとおり，本件商標の登録出願や登録査定の当時，日本国内において，モンテローザ高峰や「MonteRosa」ホテルの名称は，いずれも周知，著名なものであったということはできない。
そうすると，仮に，被告がモンテローザ高峰や「MonteRosa」ホテルの名称に依拠して本件商標を構成し，これを登録出願したものであったとしても，これらの名称が日本国内において周知，著名であったとはいえない以上，被告が，これらの名称の有している信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドしたものとはいえないし，また，本件全証拠によっても，本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったとも認められない。
したがって，原告の上記主張は採用できない。


エなお，原告は，前掲最高裁昭和６１年１月２３日判決を引用して，本件審決が，「モンテローザ」の語が地名であることを認めながら，その地名が何らかの飲食物の提供地として広く一般的に知られていたか否かをフリーライドの判断基準としたのは誤りであると主張する。
しかしながら，当該判決は，商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「商品の産地，販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには，必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され，又は販売されていることを要せず，需要者又は取引者によって，当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され，又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りると判断したものであり，したがって，本件商標が外国の地名の周知，著名性にフリーライドするものであるか否かが問題とされる本件とは事案を異にするものであり，原告の主張は失当である。(3)原告は，本件商標は被告固有の自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり，また，飲食物の提供の役務における慣用商標となっていて，独占適応性を有しないものであるから，本件商標の登録状態を維持することは，公正な取引秩序を乱すものであると主張する。
しかしながら，前記(1)のとおり，当該商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるため，登録を認めることが公正な取引秩序を乱すような場合も商標法４条１項７号に該当するものであるが，原告の主張する上記事由が上記の著しく社会的相当性を欠くことを裏付ける事由ということはできないし，前記(2)ウのとおり，本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったとも認められない。したがって，原告の上記主張は採用できない。
(4)小括
よって，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（商標登録後において，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないとした判断の誤り）について
(1)原告は，本件商標の商標登録後である現在，日本国内におけるモンテローザ高峰の周知，著名性は日々増大しているなどと主張する。しかしながら，一般に，外国の著名な地名に類似した商標の商標登録が，当該地名の名声を利用して不正の利益を得る目的その他不正の目的をもってなされたものと認められるときには，公正な取引秩序を乱し，ひいては国際信義に反するものとして，公序良俗を害する行為に該当し，商標法４条１項７号によって当該商標の登録を受けることができない場合があるとしても，その登録出願当時には，当該地名が日本国内において著名でなく，それゆえ，当該登録出願がそのような不正の目的を伴うものでなかった場合には，その登録出願後に当該地名が日本国内において著名になったとしても，それゆえに直ちに当該商標に係る商標権を保有することが公序良俗を害するものになるということはできない。商標登録を受けることができない商標として，「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって，不正の目的（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。）をもって使用するもの」を掲げる商標法４条１項１９号の規定は，登録出願時に同号に該当しない商標については適用されないこと（同条３項），商標登録がされた後の事情に基づき商標登録を無効にすることについて審判を請求することができるとする同法４６条１項５号の規定に同法４条１項１９号に該当する事由は含まれていないことに照らしても，上記のように解するのが相当である。したがって，本件商標の登録出願当時に比して，現在では，日本国内におけるモンテローザ高峰の名称の周知，著名性が増大しているとしても，それゆえに直ちに本件商標が公序良俗を害するものになるということはできないし，前記２(2)ウのとおり，本件商標の登録出願当時に被告が不正の利益を得る目的その他不正の目的をもっていたとは認められず，本件商標の出願経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったとも認められない以上，本件商標の商標登録を維持することが国際信義に反するものとして，公序良俗に反するということはできない。
(2)また，前記２(3)のとおり，本件商標は被告固有の自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり，また，飲食物の提供の役務における慣用商標となっていて，独占適応性を有しないとの原告の主張事由が著しく社会的相当性を欠くことを裏付ける事由ということはできないから，この点に関する原告の主張も理由がない。
なお，原告は，別件の審決取消訴訟における和解交渉で，被告が商標権の譲受けとしては異例の高額費用を要求したとして，被告が本件商標を保有するのは金銭請求目的であることが明らかである旨主張する。
しかしながら，原告が主張するような和解の交渉経過があったことを裏付ける客観的な証拠はないし，和解交渉において，商標の譲受けのために金銭の支払を求めることが，直ちに当該商標の保有が金銭請求目的であることと結び付くものでもない。
したがって，原告の上記主張は採用できない。
(3)さらに，原告は，「モンテローザ」は原告の略称ないし商標として居酒屋経営業務において著名性を有し，居酒屋経営業務と被告の喫茶店業務とは類似するから，被告が本件商標を使用して居酒屋業務を行えば，原告との間で出所混同及び役務の質の誤認が生じ，公正な取引秩序を乱すおそれがあると主張する。しかしながら，商標法４条１項１５号は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」と規定し，同項１６号は「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」と規定しているように，商標法は，出願人からされた登録出願について，当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに，類型を分けて，商標登録を受けることができない商標を同法４条１項各号で個別具体的に定めている。このことに照らすと，登録出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては，特段の事情のない限り，当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであり，同法４条１項１５号又は同項１６号の該当性の有無と密接不可分とされる事情については，専ら，当該条項の該当性の有無によって判断すべきである。


これを本件についてみると，原告は，自己の商号の一部である「モンテローザ」が著名であるとした上で，被告が本件商標を使用して居酒屋業務を行えば，原告との間で出所混同及び役務の質の誤認が生ずると主張しているものであり，上記特段の事情の有無について何ら主張，立証するものではないから，原告の上記主張は，商標法４条１項１５号又は１６号の該当性の有無として検討されるべきであって，同項７号の主張としては失当であるといわざるを得ない。
(4)小括
よって，取引事由２も理由がない。
４取消事由３（商標登録査定時において，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しないとした判断の誤り）について
(1)原告は，本件商標について，外国の著名な地名であるモンテローザ高峰と社会通念上同一の形態で表示する商標であるから，取引者，需要者に対し，モンテローザ高峰によって表される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせるとか，外国の著名商標である「MonteRosa」と社会通念上同一のものであり，取引者，需要者に対し，「MonteRosa」ホテルによって想起される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせるなどと主張する。しかしながら，前記２(2)ア及びイのとおり，本件商標の登録査定当時，モンテローザ高峰やツェルマットの「MonteRosa」ホテル等の名称は，日本国内において，広く知られていたとは認められないから，本件商標に接した取引者，需要者に対し，モンテローザ高峰や「MonteRosa」ホテルによって表される役務の内容や提供場所等を認識させ，役務の質の誤認を生じさせるものということはできない。また，「モンテローザ」の語は，本件指定役務に係る何らかの役務の特質又は役務の提供地等を想起，認識させるものでもないから，本件商標を本件指定役務に使用しても，その取引者，需要者をして，役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。
(2)小括
よって，取消事由３も理由がない。
５取消事由４（商標登録後において，本件商標が商標法４条１項１６号に該当しないとした判断の誤り）について
(1)前記４(1)のとおり，「モンテローザ」の語は，本件指定役務について，何らかの役務の特質又は役務の提供地等を想起，認識させるものではないから，本件商標を本件指定役務に使用しても，取引者，需要者をして，役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。
(2)原告は，「MONTE   ROSA」又は「モンテローザ」の語は，日本国内において，朱色の果実を載せたチーズケーキ等の名称として周知，著名であるから，本件商標をケーキの提供に使用した場合，そのようなケーキを提供する店として誤認され，役務の質の誤認を生ずると主張する。
しかしながら，海外のインターネットでは，イチゴ等の朱色の果実を載せたチーズケーキやトルテを「MonteRosa」あるいは「Monterosa」などと称することがあり（甲１６の１・２，甲１７の１～３），日本国内でも，朱色の果実を載せたチーズケーキやトルテについて，「モンテローザ」との商品名を付ける例が散見されるものの（甲４１の１～３），このようなチーズケーキやトルテを「モンテローザ」と称することが，日本国内において周知，著名であるとまで認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件商標をケーキ類の提供に使用した場合に，取引者，需要者において，役務の質について，誤認を生ずるものということはできない。(3)原告は，飲食業界において，「モンテローザ」は原告の略称ないし商標として著名であり，原告の行う居酒屋業務と本件指定役務の喫茶店業務とは類似するから，被告が，本件商標を居酒屋業務に使用するときは，出所混同とともに，役務の質の誤認を生ずるのは明らかであると主張する。
しかしながら，商標法４条１項１６号にいう「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」とは，商標を構成する文字，図形等がその指定商品又は役務と不実の関係にあるため，需要者に商標の使用に係る商品や役務が商標に表示された商品又は役務のごとく錯誤に陥るおそれのあるものをいうのであり，商品の品質，役務の質等の誤認のおそれの有無は，商標自体から判断すべきものである（大審院大正１５年（オ）第１６４号同年５月１４日第二民事部判決・大審院民事判例集５巻６号３７１頁）ところ，原告の上記主張は，本件商標の構成自体に基づくものではなく，要するに，被告が本件指定役務と類似する居酒屋業務に本件商標を使用した場合には，その顧客は，被告の業務に係る役務との誤認を生じ，その結果，原告における居酒屋業務との質の誤認が生ずるというものであって，役務の出所について誤認混同が生ずるとの主張にほかならず，本件商標の商標法４条１項１６号該当性に係る主張としても失当である。
(4)小括
よって，取消事由４も理由がない。
６取消事由５（本件商標が商標法４条１項１９号に該当しないとした判断の誤り）について
(1)前記２(2)ウのとおり，被告は，「Monte    Rosa」ホテルの名称の有している信用，名声，顧客吸引力等にフリーライドしたものとはいえないし，その他，本件全証拠によっても，本件商標の登録出願当時，被告が，不正の利益を得る目的で本件商標を使用するものであったとは認められない。
また，本件商標の登録出願当時，被告が他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠もない。
(2)小括
よって，取消事由５も理由がない。
７結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          土肥章   大


平成２５年４月１７日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２１１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年２月２７日
判決
原            告                イルジンマティリアルズ株式会社訴訟代理人弁護士                大      野      聖      二訴訟代理人弁理士                片      山      健      一同                              石      井      良      夫同                              吉      見      京      子被            告                ソニー   株式会   社被            告                古河電   気工業   株式会   社被告ら両名訴訟代理人弁護士      上      山              浩同                              小      川      直      樹同                              井      上              拓
被告古河電気工業株式会社訴訟代理人弁理士
山      﨑      京      介
同                              古      川      友      美
主                    文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８０００５１号事件について平成２４年２月９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
被告らは，発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第３７４２１４４号（平成８年５月８日出願，平成１７年１１月１８日設定登録，請求項の数４。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
原告は，平成２２年３月２５日，特許庁に対し，本件特許について無効審判を請求した（無効２０１０－８０００５１号事件）。特許庁は，同年１２月２１日，「特許第３７４２１４４号の請求項１～４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，平成２３年１月５日原告に送達された。被告らは，平成２３年２月３日，上記審決の取消しを求める審決取消訴訟（平成２３年（行ケ）第１００３３号）を提起するとともに，同年４月２８日，特許庁に対し，訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は，同年６月９日，特許法１８１条２項に基づき，上記審決を取り消す旨の決定をした（甲１２３）。被告らは，平成２３年１２月２１日，特許庁に対し，本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件特許明細書」という。）の訂正（以下「本件訂正」とい，本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。）を請求した（甲１３０）。特許庁は，平成２４年２月９日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月１７日原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載（甲１１５）
「【請求項１】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において，
負極の平面状集電体は，銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり，上記電解銅箔は，マット面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が１０点平均粗さにして２．５μｍより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項２】
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，当該平面状集電体は，銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり，上記電解銅箔は，マット面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が１０点平均粗さにして２．５μｍより小さいことを特徴とする平面状集電体。
【請求項３】
上記電解銅箔の少なくとも一方の面が，防錆被膜によって被覆されていることを特徴とする請求項１記載の非水電解液二次電池。
【請求項４】
上記電解銅箔の少なくとも一方の面が，シランカップリング剤によって被覆されていることを特徴とする請求項１記載の非水電解液二次電池。」(2)本件訂正後の特許請求の範囲の記載（甲１３０）（下線部が訂正箇所。以下，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～４に記載された各発明を「本件発明１」「本件発明２」などといい，本件発明１～４を併せて「本件発明」という。）
「【請求項１】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において，
負極の平面状集電体は，銅を電解析出して形成され，クロメート処理が施された
電解銅箔からなり，
上記電解銅箔は，マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下であることを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項２】
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，当該平面状集電体は，銅を電解析出して形成され，クロメート処理が施された電
解銅箔からなり，
上記電解銅箔は，マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下であることを特徴とする平面状集電体。
【請求項３】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において，
負極の平面状集電体は，銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり，上記電解銅箔は，マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下であって，上記電解銅箔の少なくとも一方の面が，防錆被膜によって被覆されていることを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項４】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において，


負極の平面状集電体は，銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり，上記電解銅箔は，マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下であって，上記電解銅箔の少なくとも一方の面が，シランカップリング剤によって被覆されていることを特徴とする非水電解液二次電池。」
３審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり，その要点は次のとおりである。
(1)本件訂正（訂正事項１～３２）について
ア訂正事項２，６，１１，１４，１７，２０，２３，２５，２７，３０について上記訂正事項のうち，訂正事項２５以外のものは，「マット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差」を「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差」に訂正するものであり，訂正事項２５は，「長さＬだけだけ」を「長さＬだけ」に訂正するものであるから，いずれも誤記の訂正を目的とするものである。これらの訂正は，本件特許の出願時の願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
イ訂正事項４，３２について
上記訂正事項は，請求項１，２に記載された「電解銅箔」を「クロメート処理が施された電解銅箔」に訂正するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
これらの訂正は，本件特許の出願時の願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
ウ訂正事項１，３，５，７～１０，１２，１３，１５，１６，１８，１９，２
１，２２，２４，２６，２８，２９，３１について
訂正事項１，３，５，７は，請求項１，２に記載された「マット面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が１０点平均粗さにして２．５μｍより小さい」を，「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下」に訂正するものであり，訂正事項８，９は，請求項１の記載を引用して上記記載を含む独立請求項に書き改めるものであって，いずれも，請求項１～４に係る発明の発明特定事項であった「マット面の表面粗さ」「マット面と光沢面の表面粗さの差」さらにこの二つの発明特定事項から計算上発明特定事項となる「光沢面の表面粗さ」について，その数値範囲をより限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項１０，１２，１３，１５，１６，１８，１９，２１，２２，２４，２６，２８，２９，３１は，発明の詳細な説明において上記と同様の訂正をするものであり，請求項の記載に発明の詳細な説明を整合させるものであるから，明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
これらの訂正は，本件特許の出願時の願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
(2)無効理由について
ア無効理由１（先願同一）について
【無効理由１】
本件発明２は，特開平９－１４３７８５号公報（特願平８－１０６７４３号の願書に最初に添付した明細書及び図面に相当。甲１）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）と同一であるから，その特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものである。
(ア)甲１発明
「二次電池用電極に使用可能な，電解製箔により製造された未処理銅箔であって，粗面粗さと光沢面粗さが，十点平均粗さ（Ｒｚ）で２．１μｍの未処理銅箔。」
(イ)本件発明２と甲１発明の一致点
「銅を電解析出して形成された電解銅箔からなり，
上記電解銅箔は，マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下である」点。
(ウ)本件発明２と甲１発明の相違点
本件発明２が「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，クロメート処理が施された」銅箔であるのに対し，甲１発明は「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔である点。
(エ)判断
甲１には，「未処理銅箔」が，電解製箔装置の回転するドラム状のカソード表面からはぎ取られた段階の箔であると記載されているから，これをクロメート処理が施されたものと解する余地はない。
請求人（原告）は，上記相違点に係る本件発明２の発明特定事項は，甲１発明に周知技術を付加したにすぎず，実質的な差異でないと主張するが，非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体に，クロメート処理が施された銅箔を使用することは周知技術とはいえず，他に，上記相違点を実質的な差異でないとする根拠もない。
したがって，無効理由１は失当である。
イ無効理由２（甲２，甲３を基礎とする進歩性欠如）について
【無効理由２】
本件発明２は，特開平５－６７６６号公報（甲２）に記載された発明（以下「甲２発明」という。）及び特開平７－２３１１５２号公報（甲３）に記載された発明（以下「甲３発明」という。）に基づいて，その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，その特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。
(ア)甲２発明
「非水電解液二次電池の平面状集電体であって，その両面を中心線平均粗さ（Ｒａ）で０．１５μｍに粗面化した圧延チタン箔を用いた負極集電体」
(イ)本件発明２と甲２発明の一致点
「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，当該平面状集電体は箔からなる平面状集電体」の点。
(ウ)本件発明２と甲２発明の相違点
ａ相違点１
本件発明２が「銅を電解析出して形成され，クロメート処理が施された電解銅箔」であるのに対し，甲２発明は「粗面化した圧延チタン箔」である点。
ｂ相違点２


本件発明２が「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下である」のに対し，甲２発明は「その両面を中心線平均粗さ(Ｒａ)で０．１５μｍに」したものである点。
(エ)判断
まず，相違点２について，甲２には，同一条件で粗面化したチタン箔において，中心線平均粗さと最大高さの間に「Rmax＝８．３Ｒａ」なる関係が成立することが記載され，一方，その定義から，「１０点平均粗さ（Ｒｚ）＜最大高さ（Rmax）」である。
してみると，甲２発明のチタン箔の表面粗さは，その両面において１０点平均粗さに換算して３．０μｍより小さく，両面の表面粗さの差が１０点平均粗さに換算して１．３μｍ以下であると認められるから，相違点２の表面粗さの数値限定は実質的な差異ではない。
次に，甲２には，集電体の材質について，チタンだけでなく銅を使用することが記載されているが，これは圧延金属箔を前提にしたものであるから，電解銅箔の示唆ではない。また，クロメート処理について記載も示唆もない。一方，甲３には，特殊な電解により作成した両面の表面粗さＲｚ＝１～３μｍの銅箔について，その両面にこぶ付けしてプリント回路内層用銅箔とすることや，こぶ付け後に防錆亜鉛処理とクロメート処理をすることが記載されているが，当該電解銅箔を直接クロメート処理することや，集電体に使用することについて記載も示唆もない。してみると，甲２，３の記載から，甲２発明において，相違点１を解消することは容易でない。
したがって，無効理由２は失当である。
ウ無効理由３（甲４を基礎とする進歩性欠如）について
【無効理由３】
本件発明２は，特開平５－７４４７９号公報（甲４）に記載された発明（以下「甲４発明」という。）に基づいて，その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，その特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。
(ア)甲４発明
「非水系電解質溶液を用いる非水系二次電池の負極集電体であって，光沢，半光沢の圧延金属箔をエッチング処理等により表面粗度として０．１～０．９μｍに制御してなる負極集電体。」
(イ)本件発明２と甲４発明の一致点
「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，当該平面状集電体は，箔からなる平面状集電体。」の点。
(ウ)本件発明２と甲４発明の相違点
ａ相違点１
本件発明２が「銅を電解析出して形成され，クロメート処理が施された電解銅箔」であるのに対し，甲４発明は「圧延金属箔をエッチング処理等」したものである点。
ｂ相違点２
本件発明２が「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下である」のに対し，甲４発明は「表面粗度として０．１～０．９μｍに制御してなる」ものである点。
(エ)判断
相違点１について，甲４には，甲４発明について，圧延金属箔をエッチング処理等したもののほか，電解メッキにより直接得られる銅箔を用いてもよいことが記載されており，これは電解銅箔を用いることを示唆するものと認められるが，集電体用の電解銅箔にクロメート処理することは周知でも公知でもない。次に，相違点２について，甲４には，金属箔表面の凹部の平均の深さを「表面粗度」とすることが記載されているが，この「表面粗度」と本件発明２の「１０点平均粗さ」は測定方法が異なり両者の関係性が明らかでない。してみると，甲４発明において，相違点１，２を解消することは容易でない。したがって，無効理由３は失当である。
エ無効理由４（甲５を基礎とする進歩性欠如）について
【無効理由４】
本件発明２は，特開平６－２６０１６８号公報（甲５）に記載された発明（以下「甲５発明」という。）に基づいて，その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，その特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。
(ア)甲５発明   エチレンカーボネート等を溶媒とする電解液を用いたリチウム二次電池の負極集電体であって，表面の凹凸が陽極対抗面で平均４μｍ，陰極面で０．２μｍの電解銅箔を電析によりさらに粗面化した，両面に最大高さ６μｍ，平均高さ０．５μｍの凸部を有する銅箔からなる帯状の負極集電体。」
(イ)本件発明２と甲５発明の一致点
「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，当該平面状集電体は，銅を電解析出して形成された電解銅箔からなり，上記電解銅箔は，マット面反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下である平面状集電体。」である点。
(ウ)本件発明２と甲５発明の相違点
ａ相違点１
本件発明２は「クロメート処理が施された」ものである点。
ｂ相違点２
本件発明２は「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さ」いのに対し，甲５発明が「両面に最大高さ６μｍ，平均高さ０．５μｍの凸部を有する」点。
(エ)判断
相違点１について，甲５には，電池ケースとなる鋼板にクロム酸処理することが記載されているが，負極集電体となる電解銅箔にクロメート処理することは周知でも公知でもない。
相違点２について，甲５には，「最大高さ」「平均高さ」の意味するところについて記載がなく，これらの高さと「１０点平均粗さ」の関係が明らかでない。してみると，甲５発明において，相違点１，２を解消することは容易でない。したがって，無効理由４は失当である。
オ無効理由５（サポート要件違反）について
【無効理由５】
「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下であること」を特徴とする本件発明１～４は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載したものでないから，その特許は，特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
（審決の判断）


本件訂正明細書に記載された発明の詳細な説明には，本件発明が解決しようとする課題が，市販の電解銅箔を負極集電体に使用した場合の充放電サイクル特性の悪化にあり（【０００６】），当該課題が生じている原因が，市販の電解金属箔では，一方の主面に大きな凹凸が形成されて両主面の表面粗さの差が大きすぎるため，活物質の塗布後のプレス工程で，集電体が活物質に沿った変形をしないことにあることを見出し（【０００７】，【００１３】～【００１５】），その変形が容易になるように，電解銅箔の表面粗さを数値限定したこと（【００１６】）が記載されている。
さらに，当該数値限定を満足する実施例１～３と，一方の主面であるマット面に大きな凹凸が形成されて両主面の表面粗さの差が大きすぎて当該数値限定を満足しない比較例１の電解銅箔を，それぞれ負極集電体に用いた円筒形非水電解液二次電池について，１００サイクル後の容量維持率とインピーダンスを測定し，前者が後者より優れたものであること（【００５０】～【００５５】）が記載されている。すなわち，発明の詳細な説明には，本件発明の課題とその課題を解決する手段，その具体例において課題が解決されたことが記載されている。してみると，本件発明は，発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されたものである。したがって，無効理由５は失当である。
カ無効理由６（実施可能要件違反）について
【無効理由６】
本件訂正明細書の発明の詳細な説明は，「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下である」電解銅箔を利用する本件発明１～４を，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではないから，その特許は，特許法３６条４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
（審決の判断）
本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の平面状集電体及び非水電解液二次電池について，平面状集電体を製造する方法（【００３１】～【００３２】）や，当該平面状集電体から非水電解液二次電池を製造する方法（【００３３】～【００４０】）が記載されている。
すなわち，発明の詳細な説明は，本件発明について，その物を作ることができ，かつ，その物を使用できるように記載されている。
してみると，発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明を実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。
したがって，無効理由６は失当である。
第３取消事由に係る原告の主張
審決には，①訂正要件の判断の誤りその１：光沢面の表面粗さ（取消事由１），②訂正要件の判断の誤りその２：クロメート処理後の表面粗さ（取消事由２），③先願同一の判断の誤り（取消事由３），④甲２を基礎とする進歩性判断の誤り（取消事由４），甲４を基礎とする進歩性判断の誤り（取消事由５），⑥甲５を基礎とする進歩性判断の誤り（取消事由６），⑦サポート要件の判断の誤り（取消事由７），⑧実施可能要件の判断の誤り（取消事由８）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は取り消されるべきである。１取消事由１（訂正要件の判断の誤りその１：光沢面の表面粗さ）(1)審決は，「マット面と共に集電体表面を構成する光沢面の表面粗さの上限をマット面と同一にすることは，作用効果の観点から自明なことである」と認定している。
しかし，「光沢面の表面粗さの上限をマット面と同一にすること」は，作用効果の観点から自明なことではない。すなわち，本件発明の作用効果の観点からは，「集電体と活物質との接触性」が問題となり，具体的には，「マット面と活物質との接触性」と「光沢面と活物質との接触性」の双方が問題となる。電解銅箔においては，マット面と光沢面とで表面性状が全く異なり（甲２１，１３３），表面性状が異なれば，プレス工程での活物質と集電体表面との接触の状態も異なるから，マット面と光沢面とでは，たとえ表面粗度が同じであったとしても，活物質との接触性が全く異なる。したがって，「マット面と共に集電体表面を構成する光沢面の表面粗さの上限をマット面と同一にすること」は，作用効果の観点から自明なことではない。
(2)審決は，「本件特許明細書の請求項１には，光沢面の表面粗さの上限が，計算上５．５μｍになること，段落００５１には，当該発明の実施例において，光沢面の表面粗さが１．５８～２．００μｍであることが記載されていたから，該上限を３．０μｍにすることが新たな技術的事項を導入することにはならない。」としている。
しかし，被告は，本件訂正請求書（甲１３０）において，電解銅箔においては，光沢面の方がマット面に比べて表面が滑らかである旨主張しており，この主張を前提として，審決の上記結論付けが妥当であるというためには，本件発明の実施例１～３においては，「光沢面の表面粗さが１．５８～２．００μｍである」一方で，比較例１においては，「光沢面の表面粗さ」が「上限」である「３．０μｍ」を超えていることが必要である。しかるに，本件特許明細書に記載されているのは「光沢面の表面粗さが１．５８～２．００μｍである」実施例１～３のみであり，２．００μｍを超え３．０μｍまでのものについては言及がない。したがって，光沢面の表面粗さの上限に関して，本件特許明細書に記載した技術事項の範囲内であるとして訂正が許されるのは，せいぜい２．００μｍでしかないから，「上限を３．０μｍとすること」は，新たな技術的事項を導入するものである。
(3)審決は，「この訂正は，請求項１や実施例等，本件特許明細書の全ての記載事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであり，実質的に発明特定事項であった光沢面の表面粗さの上限をより限定するものにすぎない。」としている。
しかし，審決では，請求項１や実施例等，本件特許明細書の全ての記載事項のうち，どの記載を参照して，どのように総合して，どのような技術的事項を導いたのか，全く示されておらず，その認定・判断には，理由を十分に示していないという点において違法がある。


(4)被告は，本件訂正請求書（甲１３０）において，訂正事項１の訂正原因に関し，「本件特許の出願時においては，電解銅箔においては，光沢面の方がマット面に比べて表面が滑らかであり，したがって表面粗さが小さいことは，技術常識」であり，「マット面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さい以上，光沢面の表面粗さも１０点平均粗さにして３．０μｍより小さいことは自明」であると説明している。
しかし，ドラム表面に形成された電解銅箔では，通常の電解であって何の処理も施さなければドラム側の主面（光沢面）の表面粗さの方が電解液側の主面（マット面）の表面粗さより小さいとしても，本件出願時においては，電解銅箔に処理を施すことにより，マット面の表面粗さを小さくしたり，又は，光沢面の表面粗さを大きくすることは適宜行われている。本件発明も，表面粗さを変更する態様も含むものであり，実際，実施例２及び３においては，光沢面の表面粗さの方がマット面の表面粗さより大きい。
したがって，被告の「自明の事項を明示的に記載」したにすぎないとの主張は，本件特許また，本件発明が登録されるまでの審査経過からみても，訂正が容認されるべきでないことは明らかである。
(5)本件発明の審査経過から見ても，本件訂正は容認されるべきではない。すなわち，出願当初の請求項１の記載は，「電解金属箔は，一方の主面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく」（下線は原告）であった（当初の【請求項１】）。この点に関して，特許法３６条４項及び同条６項１号の記載要件違反であるとの拒絶理由が通知された（平成１７年４月１５日付け，甲１３５）。これを受けて，被告は，「一方の主面」を「マット面」に補正し，「この補正により，本願の各発明を構成する電解銅箔の表面粗さは，表１の実施例１～３に対応するものとなり，比較例１として記載された電池は，本願発明の技術的範囲から除外されたものなり，本願明細書には，本願の各発明を当業者が容易に実施できる程度に明確且つ十分に記載されたものになったと思慮する。」との主張をし（平成１７年６月１６日付け意見書，甲１３６），登録されるに至った。上記審査経過によると，被告は，表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さくという要件を規定するのは光沢面ではなくマット面であると主張し，一方の主面である光沢面については３．０μｍより小さくと規定することを放棄（削除）したに等しいのであるから，今更，マット面だけでなく光沢面について「表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく」という要件を復活させるような行為は，信義則に反することであり，到底許されるべきではない。２取消事由２（訂正要件の判断の誤りその２：クロメート処理後の表面粗さ）「電解銅箔」を「クロメート処理が施された電解銅箔」に訂正した場合には，「マット面及び光沢面」は，「クロメート処理が施された」面となるから，「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下である」のは，クロメート処理後の電解銅箔である。しかるに，本件特許明細書には，クロメート処理前の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」が示されているにすぎず，クロメート処理後の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」についての開示はない。したがって，「電解銅箔」を「クロメート処理が施された電解銅箔」に訂正する訂正事項は，「本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてしたもので」はなく，「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの」である。
３取消事由３（先願同一の判断の誤り）
審決は，本件発明２と甲１発明とは，本件発明２が「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって，クロメート処理が施された」銅箔であるのに対し，甲１発明は「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔である点で相違すると判断している。しかし，「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明２と，甲１に実質的に開示されている「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔に防錆処理を施した銅箔との間に，実質的な差異はないというべきである。その理由は，以下のとおりである。
(1)本件特許の出願当時においても，「電池用銅箔と同程度に粗さが小さく表面が滑らかな」電解銅箔の入手そのものは可能であったはずであり，「その主面に大きな凹凸を形成し」たもの以外には電解銅箔を入手することができなかったわけではない（甲１３８～１４１）。
そして，例えば甲４３において「印刷回路用等に用いられる」電解銅箔にクロメート処理が施されているように，市場において入手可能であった電解銅箔にクロメート処理が施されていたと解することに何らの不自然さもない。すなわち，本件特許の出願当時においても，わざわざ凹凸の激しい電解銅箔を二次電池負極用の平面状集電体として用いる必然性はなく，「電池用銅箔と同程度に粗さが小さく表面が滑らかな」電解銅箔であってクロメート処理が施された電解銅箔を入手することは可能であったと解するには十分な合理的根拠がある。(2)銅箔に対する防錆処理としては，クロメート処理以外のものも存在していたとしても，当業者にとっては，甲１発明の出願当時においても，非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔について，クロメート処理による防錆処理を施すことは当然であった（甲３３～４５，１４２～１４４，１４６，１４７，１５５，１５８）。
(3)審決は，甲１発明の電解銅箔は「未処理」とされているので，これをクロメート処理が施されたものと解する余地はないとするが，甲１に記載の「未処理」とは，「表面処理前」，すなわち「粗化処理前」という意味である。したがって，甲１において，クロメート処理等の防錆処理を施すことまでもが排除されているわけではない。
そもそも，電解銅箔の表面は非常に酸化しやすいため，市販の電解銅箔には何らかの防錆処理が施されていることが技術常識であるところ，防錆処理の１つとしてクロメート処理を電解銅箔に施すことは周知であるから，甲１発明には何らかの防錆処理が施されていると解するのが自然である。


(4)本件発明におけるクロメート処理の意義とは，単なる防錆処理の一つにすぎない。そして，電解銅箔一般につき，防錆処理の一つとしてのクロメート処理は周知であり，当業者の技術常識に照らせば，甲１発明の電解銅箔を実用するに際してこれにクロメート処理等の防錆処理を施すことの方が自然なのであるから，「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明２と，甲１に実質的に開示されている「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔に防錆処理を施した銅箔との間に実質的な差異はないというべきである。
４取消事由４（甲２を基礎とする進歩性判断の誤り）(1)甲２記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することが容易であること審決は，本件発明２と甲２発明とは，本件発明２が「銅を電解析出して形成され，クロメート処理が施された電解銅箔」であるのに対し，甲２発明は「粗面化した圧延チタン箔」である点において相違する（相違点１）と判断している。しかし，甲２には，「集電体の材質について，本実施例ではチタンを用いたが，この他インコネル合金，銅，ニッケル，ステンレス鋼などの金属箔も使用することができる。」（【００６０】と記載されているから，甲２発明は，「非水電解液二次電池の平面状集電体であって，その両面を中心線平均粗さ（Ｒａ）で０．１５μｍに粗面化した圧延銅箔」と認定すべきである。
そして，非水電解液二次電池の負極集電体に電解銅箔を用いること自体は周知であり，二次電池の負極集電体に用いるという点において圧延銅箔と電解銅箔とに互換性があることは明らかである（甲４の【００２０】，甲１３４の【００２４】の【表１】【図２】）から，甲２記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは，当業者にとって容易である。
(2)甲２発明において相違点１を解消することが容易であること上記のとおり，甲２記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは，当業者にとって容易であり，甲３には，「特殊な電解により作成した両面の表面粗さＲｚ＝１～３μｍの銅箔」が記載され，「さらに，上記防錆処理の後，加熱拡散処理前にクロメート処理・・・を施すことができる。」旨の記載があるところ，甲２発明と甲３発明は，いずれも銅箔と基材との密着性の向上を課題とし，銅箔の表面粗さの既定により実現するものであるから，両発明は課題を共通にする。そして，電解銅箔に防錆処理を施すことは当業者にとって技術常識であり，かかる防錆処理の１つとしてのクロメート処理は周知である。したがって，甲２発明において，相違点１を解消することは容易である。
５取消事由５（甲４を基礎とする進歩性判断の誤り）
(1)相違点１について
審決は，「集電体用の電解銅箔にクロメート処理することは周知でも公知でもない。」とするが，上述のとおり，電解銅箔に防錆処理を施すことは当業者にとっての技術常識であり，かかる防錆処理のひとつとしてのクロメート処理は周知であった。
(2)相違点２について
審決は，甲４に記載の「表面粗度」と本件発明２の「１０点平均粗さ」は測定方法が異なるので「両者の関係性が明らかでない。」とする。しかし，甲４発明の表面粗度がＲａ（中心線平均粗さ）であることは被告自らが審判段階で一度は認めたことである（甲１１７：審判答弁書２９頁２５行）。また，甲４発明の審査経過からすると，甲４発明の出願人は，「表面粗度」をＲａの意味で記載していたと解される（甲１４８の拒絶理由通知を受けたにもかかわらず，拒絶査定を確定させている。）。しかも，甲４発明の表面粗度がＲａである点については，審判合議体も，「甲４発明の表面粗度は，・・・中心線平均粗さ（Ｒａ）と認められ」と認定していた（甲１２５：平成２３年９月２８日付け「通知書」４頁１２～１３行）。
したがって，審決の「全証拠に基づいても，甲４発明における『表面粗度』が中心線平均粗さ（Ｒａ）であると確認することができない。」との認定は誤りである。(3)甲４発明において相違点１，２を解消することが容易であること甲１の「表２」には，同一の未処理銅箔のマット面と光沢面のそれぞれに関し，ＲｚとＲａが記載されており，この表に示された数値からＲｚ／Ｒａを算出すると，４．３（最小）～８．３（最大）となる。このＲｚ／Ｒａの比を，本件発明において類推適用すると，Ｒｚが「３．０μｍより小さく」ということは，Ｒａでは，最大に換算して０．７０μｍ未満，最小に換算して０．３６μｍ未満であるということになる。このＲａの数値は，甲４発明において「表面粗度」として規定されている数値範囲（０．１～０．９μｍ）に含まれ，しかも，多くの部分が重複していることになる。
このように，甲４発明の「表面粗度」がＲａであれば，甲４発明の金属箔は，「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく，このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍより小さい」という構成を有していることになる。


(4)本件発明２と甲４発明の数値限定の目的は共通すること審決は，「本件発明２の数値限定は，活物質の塗布工程でなく，その後のプレス工程において，電解銅箔の変形性向上を目的としたものであって，そもそも甲４発明とはその目的が異なるから，甲４発明の数値限定を最適化することで容易になし得たものではない。」（審決書３２頁２～６行）とする。しかし，本件発明２と活物質の集電体との密着性の向上という課題を達成するために，集電体用電解銅箔の表面粗さを限定する発明が既に公知である（甲４発明，甲５発明）以上，数値限定に臨界的意義が認められない限り，「数値限定を最適化することで容易になし得たものではない」とはいえないはずである。しかるに，審決は，「本件発明の数値限定は臨界的意義を必要としないものである」（審決書３８頁６～８行）と判断している。したがって，審決の，「数値限定を最適化することで容易になし得たものではない」との判断は誤りである。本件発明２の数値限定は，結局は，活物質と集電体との密着性を良くするという課題を解決するためのものであるところ，甲４発明の数値限定もまた，活物質と集電体である銅箔との接着性向上を目的とするものであるから，本件発明２と甲４発明の数値限定の目的は共通する。
６取消事由６（甲５を基礎とする進歩性判断の誤り）
(1)相違点１について
審決は，「本件発明２は『クロメート処理が施された』ものである点」を相違点１とするが，電解銅箔に防錆処理を施すことが当業者にとっての技術常識であり，かかる防錆処理のひとつとしてのクロメート処理が周知なものであった点については，上述のとおりである。
(2)相違点２について
審決は，「甲第５号証には，『最大高さ』『平均高さ』の意味するところについて記載がなく，これらの高さと『１０点平均粗さ』の関係が明らかでない。」とするが，この判断は誤りである。
甲５には，非水電解液二次電池の負極集電体用である電解銅箔の表面粗さに関し，段落【００１６】及び【００１７】に，「両面に平均高さ０．５μｍの凸部を有する」と記載されているところ，表面粗さに関するＪＩＳ規格のうち，「平均」の粗さであり得るのはＲｚかＲａである。
ここで，甲５記載の「平均高さ」がＲｚを意味する場合には，甲５記載の上記両面の表面粗さ（Ｒｚ）は，本件発明２の「３．０μｍより小さ」い値となる。また，甲５記載の「平均高さ」がＲａを意味する場合には，取消事由５について述べたとおり，Ｒｚ／Ｒａは４．３（最小）～８．３（最大）となるから，甲５記載の上記両面の表面粗さ（Ｒｚ）は，２．２（最小）～４．２（最大）となり，本件発明２の「３．０μｍより小さく，」の要件と重複する。つまり，甲５記載の「平均高さ」がＲｚを意味するかＲａを意味するかのいかんによらず，甲５に記載されている「平均高さ」は，本件発明２の「３．０μｍより小さく，」の要件に一致ないし重複する。
(3)本件発明２と甲５発明の数値限定の目的は共通すること審決は，「本件発明２の数値限定は，集電体の変形性向上を目的とした平滑化であって，そもそも甲５発明とはその目的が異なるから，本件発明２の数値限定は，甲５発明の数値限定を最適化することで容易になし得たものではない。」（審決書３３頁２２～２５行）とする。
しかし，取消事由５について述べたとおり，本件発明２の数値限定は，結局は，活物質と集電体との密着性を良くするという課題を解決するためのものである。甲５発明は，段落【０００３】及び【０００６】の記載から明らかなように，従来の圧延金属箔の表面が極めて平滑であるために活物質層と集電体との接着が弱いという欠点を解決することを目的とした発明であって，甲５発明の数値限定は，電解銅箔の表面粗さを規定して活物質層と集電体との接着性向上を図るためのものである。
したがって，本件発明２と甲５発明の数値限定の目的は共通する。
７取消事由７（サポート要件の判断の誤り）
(1)本件発明の作用効果が得られる数値限定であるかが明らかでないこと本件訂正明細書によると，本件発明の「作用効果」は「集電体の形状が活物質表面の形状に沿って変形すること」によりもたらされるものであるとされるところ，本件訂正明細書を参酌しても，活物質が負極集電体に塗布されてプレスされる際の集電体の活物質の表面に沿った変形とはいかなるものであるのかは不明である。また，非水電解液二次電池の負極における活物質と負極集電体との接触性を良好にして充放電サイクル特性を向上させるという課題を解決するために，好適な負極集電体用銅箔の表面粗さの範囲（下限）があることが知られていた（甲２，４，５）。したがって，本件訂正明細書に触れた当業者といえども，「マット面及び光沢面の表面粗さが１０点平均粗さにして３．０μｍより小さく」，「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が１０点平均粗さにして１．３μｍ以下であ」りさえすれば，マット面と光沢面との表面粗さの差が顕著に小さい場合にも，集電体の活物質の表面に沿った変形が十分に起こり，本件発明の「作用効果」がもたらされると認識することはできない。
(2)本件発明の作用効果は比較例１との比較のみからは確認し得ないこと審決は，本件発明の作用効果（解決課題）は，「市販の電解銅箔相当のものを使用する比較例１と本件発明の実施例１～３の非水電解液二次電池を，同一条件で比較した測定結果（表１～２，図３～６）により確認することができる。」（審決書３７頁下から７～４行）とする。