ゲート電極と半導体活性層との間には，これらを絶縁させるためのゲート絶縁層が配置されている。ゲート電極及びゲート絶縁層の上には，絶縁層としての中間層が単一層及び／又は複数層として形成され，その上には，第２の薄膜トランジスタ２のソース／ドレーン電極が形成される。ソース／ドレーン電極は，ＭｏＷなどのような金属で形成されることがあり，半導体活性層とのより円滑なオーミックコンタクトを成すために追って熱処理してもよい（【００２５】）。ソース／ドレーン電極の上部には，保護の目的や平坦化させるためのパッシベーション層や平坦化層から構成される保護層が形成されている。この保護層上には，第１の電極層が形成されている。この第１の電極層は，保護層に形成されたビアホールを通じてソース／ドレーン電極と電気的に導通する。第１の電極層は，背面発光型である場合，インジウム－ティン－オキシド（ＩＴＯ）などの透明電極から構成され，前面発光型である場合，Ａｌ／Ｃａの反射電極とＩＴＯなどの透明電極で形成することができる。なお，電極材料は，これらに限定されるものではない（【００２６】）。
ところで，本実施の形態では，保護層は，多様な形態から構成され得るが，無機物又は有機物で形成されることもあり，単層で形成されるか，又は下部にＳｉＮｘ層を備え，上部に例えばＢＣＢ（benzocyclobutene）又はアクリルなどのような有機物層を備える二重層から構成されることもあるなど，多様な構成が可能である（【００２８】）。
保護層の上には，第１の電極層に対応する領域である画素開口部を除外し，画素を限定するための画素限定層が形成される。画素開口部の第１の電極層の一面上には，発光層を含む有機電界発光部が配置される（【００２９】）。有機電界発光部の一面上部には，カソード電極としての第２の電極層が全面蒸着されるが，第２の電極層は，こうした全面蒸着形態に限定されるものではない。また，発光類型に応じてＡｌ／Ｃａ，ＩＴＯ，Ｍｇ－Ａｇなどのような材料で形成されることもあり，単一層ではない複数の層で形成されることもあり，ＬｉＦなどのようなアルカリ又はアルカリ土金属フルオライド層がさらに備えられることもあるなど，多様な類型から構成され得る（【００３２】）。本実施の形態に係る有機電界発光ディスプレイ装置は，封止部境界面を通じた透湿や透酸素を防止するために，基板側に封止部の対応位置の少なくとも一部に凹溝部が備えられる（【００３３】）。
図４及び図５には，本発明により凹溝部を備える有機電界発光ディスプレイ装置の概略的な平面図が示されているが，説明を容易にするために封止材及び封止基板などの一部構成要素は省略している。凹溝部は，基板側に封止部に対応する位置の少なくとも一部に形成される。図４に示すように，凹溝部は，表示領域の外側に断続的に形成されることもあり，図５に示されたように封止領域への酸素及び湿気の浸透をより確実に遮断することができるように，凹溝部は，周回してループ状となる閉曲線を成すようにしてもよい（【００３４】）。
図６及び図７は，図５の線ＩＩ－ＩＩに沿って切り取った断面の一例として，本発明による凹溝部構造を示す。図６では，封止部で基板の一面上には，凹溝部が備えられる。こうした凹溝部は，基板に対して事前の加工処理で形成してもよいし，例えばエッチング，レーザ蝕刻などの多様な方法で形成してもよい（【００３５】）。
基板は，封止基板と共に封止部に配置される封止材を通じて密封されている。この封止部の封止材は，凹溝部内にも充填される。凹溝部の幅Ｗｇは，封止部の幅Ｗｓと同一であることもあるが，封止領域に侵入する湿気や酸素の大部分は，基板と封止材との境界面を通じて入り込むという点で，透湿や透酸素をより効果的に防止する観点から，凹溝部の幅Ｗｇが封止材が配置される封止部の幅Ｗｓより狭く形成することにより，透湿／透酸素経路の方向をできる限り変更させる構造を採ることが望ましい（【００３６】）。
(イ)本発明のさらに他の実施の形態としては，基板側に形成される凹溝部は，基板の一面上に形成された一層以上の絶縁層に備える構成である。図８に示すように，基板の一面上に少なくとも封止部に対応する領域まで薄膜トランジスタ層（図３参照）のバッファ層が延びている。バッファ層の一面上には，薄膜トランジスタ層の半導体活性層とゲート電極とを絶縁させるゲート絶縁層が延びて形成されている。また，ゲート絶縁層の一面上には，ゲート電極とソース／ドレーン電極とを絶縁させる中間層が介在され，その上部には保護層が配置される（【００３８】）。また，凹溝部は，凸凹状で形成されることもあり，図１０で凸凹状の凹溝部は，数個の凹溝から構成されるが，凹溝の大きさは，相違することもあるが，工程上の便宜性を考慮して凹溝の大きさは同一であることが望ましい。図１０に示すように，凹溝部を構成する凹溝は，３個から構成されたが，これに限定されず，上記の実施の形態と同様に凹溝の個数及び幅は，設計仕様により適切に選択されなければならない（【００４０】）。
さらに，凹溝部は，基板の一面上に封止部に対応する位置に形成される一層以上の絶縁層中の少なくとも一部に選択的に形成されてもよい。すなわち，図１０に示すように，封止部の対応位置に基板の一面上に形成された絶縁層のうちいずれか一層以上の絶縁層に選択的に形成してもよい。ただし，この場合にも図８の場合と同様に，凹溝部の幅Ｗｇは，封止部の幅Ｗｓより狭く形成されることが望ましい（【００４１】）。
(ウ)本発明に係る有機電界発光ディスプレイ装置は，表示領域の一面上に表示領域の封止をさらに強固にするための封止層をさらに備えることもある。図１１～図１３には，封止層を形成工程の一例が概略的に示されている。まず，図１１に示されたように，基板の一面上の垂直水平駆動回路部と端子部が配置される部分にシャドウ層を形成する。シャドウ層は，脱着可能なテープであることもあり，表示領域が発光層を含み，一層以上の有機物層を構成する有機電界発光部を含む場合，シャドウ層に有機電界発光部の一層以上の有機物層を使用することもできる（【００４２】）。


その後，図１２に示すように，表示領域及びシャドウ層が形成された部分を含んだ全部分に封止層を形成する。封止層は，ＳｉＯ２，ＳｉＮｘなどの絶縁材料を蒸着工程を通じて形成され得る。封止層を全面形成した後，図１３に示されたように，封止部に封止材を形成し，封止基板と基板を密封した後，シャドウ層を除去し，適切な洗浄工程を経ることにより，垂直水平駆動回路部が配置される部分と端子部が配置される部分とが露出され，例えばＣＯＧ形態の垂直水平駆動回路部を配置させ得るようにしてもよい。本発明によって封止層をさらに備える場合，封止層の形成工程は，上記の一例以外にも多様な方法を用いて実施することができる（【００４３】）。
図１４には，図１３の線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿って切り取った概略的な部分断面が示されている。封止材と保護層に形成された凹溝部との間には，表示領域の全面をカバーする封止層が介在されて，封止領域内の空間と接する領域を遮断させることにより，より確実な封止機能を行うこともできる（【００４４】）。
(2)引用例に記載された発明
上記(1)認定の記載事項及び図示内容から，引用例には，封止領域をより効果的に封じて耐久年限を延長させる構造を有する電界発光ディスプレイ装置に関し，基板の一面の上に，有機電界発光部を有する有機電界発光表示領域が形成され，当該表示領域の外側には，基板と共に封止材を通じて表示領域を密封する封止部が配置され，基板の封止部に対応する位置の絶縁層に，表示領域の外側に周回してループ状となる閉曲線をなすように，複数条の凸凹を有する凹溝部が形成され，基板は，封止基板と共に，封止部に配置され凹溝部内にも充填される封止材を通じて密封されているという構成を有する発明が記載されており，それは，封止部に形成された凹溝部により，封止材との接触面積が増大することによって基板と封止基板との接合力を強化させることができるという効果を奏するものと認められる。
(3)原告の主張について
ア原告は，引用発明における「基板」は，本件補正発明の「第１基板」に対応するものではなく，「第１基板」の一部にすぎないものであると主張する。イ確かに，引用発明には，「基板の一面の上に，有機電界発光部を有する有機電界発光表示領域が形成され」と記載されているように（【００１８】），有機電界発光部を有する有機電界発光表示領域は，基板の一面の上に形成されるものであり，基板には含まれない。他方，本件補正発明の「第１基板」は，「少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域と，前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を有し，前記非画素領域の一領域には凹凸部が形成された」ものである。
そうすると，引用発明の「基板」は，本件補正発明の「第１基板」に相当するものではない。
ウところで，本件補正発明においては，本願明細書に「少なくとも一つの有機発光素子…が形成された画素領域…及び画素領域の外縁に形成される非画素領域…を有する第１基板」（【００２４】），「第１基板の非画素領域のうち露出した一領域，つまりフリットと接触する表面を凹凸部に形成する」（【００２７】），「第１基板は，蒸着基板及び蒸着基板上に形成される少なくとも一つの有機発光素子を含む」（【００３１】）と記載されていることからすると，①蒸着基板，②この蒸着基板上の少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域，③上記画素領域の外縁に形成される非画素領域及び上記非画素領域の一領域に形成された凹凸部を，まとめて「第１基板」と特定していると認められるところ，引用発明も，①基板の一面の上に，②有機電界発光部を有する有機電界発光表示領域，③当該表示領域の外側及び基板の封止部に対応する位置に形成された複数条の凸凹を有する凹溝部が形成されているから，有機電界発光部を有する有機電界発光表示領域と，当該表示領域の外側に複数条の凸凹を有する凹溝部が形成されている基板とを備えているものと認められる。
そして，引用発明の「有機電界発光部」は，本件補正発明の「有機発光ダイオード」に相当するから，引用発明の「有機電界発光表示領域」は，本件補正発明の「画素領域」に相当し，また，引用発明の「複数条の凸凹を有する凹溝部」，「表示領域の外側」，「封止基板」及び「有機電界発光ディスプレイ装置」は，それぞれ，本件補正発明の「凹凸部」，「非画素領域」，「第２基板」及び「有機電界発光表示装置」に相当する。
以上によれば，引用発明の「有機電界発光部を有する有機電界発光表示領域と，該表示領域の外側には複数条の凸凹を有する凹溝部が形成されている基板」は，本件補正発明の「少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域と，前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を有し，前記非画素領域の一領域には凹凸部が形成された第１基板」に相当するものと認められる。エしたがって，本件審決の対比に正確とはいえない部分があるものの，それは本件審決の結論に影響するものとはいえない。


オなお，原告は，本件補正発明と対比されるべき引用発明は，封止材が基板上に形成されている絶縁層に接触している態様であり，取消事由１を検討するに際しては，引用発明が上記の態様を有する場合が問題となると主張する。この点に関し，本件審決は，本件補正発明の「無機膜層」の指し示す技術的意味は，本願明細書の第３実施例に関する記述から「第１基板自体を無機材料で形成したもの」を含むことは明らかであるとした上，本願明細書に第１及び第２実施例として記載されたような「平坦化層あるいは層間絶縁層を無機膜層で形成したもの」に限定した場合についても説示するとともに，引用発明が，封止材が基板の表面に直接的に接触している態様である場合に加えて，封止材が基板上に形成されている絶縁層に接触している態様である場合についても，判断しているということができる。そして，被告も，本件補正発明の「無機膜層」を平坦化層あるいは層間絶縁層を無機膜層で形成したものに限定したとしても，その判断に変わりはないと主張するので，以下，取消事由１については，引用発明が，封止材が基板上に形成されている絶縁層に接触している態様である場合について，検討する。３取消事由１（本件補正発明の容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)本件補正発明と引用発明との相違点
前記１及び２によれば，本件補正発明と引用発明とは，本件審決が認定した一致点において一致し，以下の点で相違しているということができる。本件補正発明では，封止部材がレーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットであって，フリットと接触する表面は無機膜層であるのに対して，引用発明では，封止部材の構成が明らかでなく，同封止部材と接触する表面は絶縁層である点（以下「本件相違点」という。）
(2)周知技術
ア周知例（甲２）
(ア)周知例には，おおむね以下の記載がある（甲２）。図１Ａ及び１Ｂを参照すると，密封ＯＬＥＤディスプレイの基本構成部材を示す正面図及び断面側面図がある。ＯＬＥＤディスプレイは，第１の基板（例えば，ガラス板），ＯＬＥＤのアレイ，ドープされたフリット（例えば，実験１～５及び表２～５を参照のこと）及び第２の基板の多層サンドイッチ構造を含む。ＯＬＥＤディスプレイは，第１の基板及び第２の基板（例えば，ガラス板）の間に位置した，ＯＬＥＤを保護する，フリットから形成された密封シールを有する。密封シールは一般に，ＯＬＥＤディスプレイの周囲に位置する。ＯＬＥＤは，密封シールの周囲の内部に位置している。どのように密封シールが，密封シールを形成するために用いられるフリット及び照射源（例えば，レーザ及び赤外線ランプ）などの補助構成部材から形成されるかが，図２～７を参照して以下により詳しく説明されている（【０００８】）。
図２を参照すると，密封ＯＬＥＤディスプレイを製造する好ましい方法の各工程を示す流れ図がある。工程２０２及び２０４で始まり，ＯＬＥＤディスプレイを製造できるように，第１の基板及び第２の基板を提供する。好ましい実施の形態において，第１と第２の基板は，透明ガラス板であって差し支えない（【０００９】）。工程２０６で，ＯＬＥＤ及び他の回路構成を第１の基板上に堆積させる（【００１０】）。
工程２０８で，第２の基板の縁に沿ってフリットを配置する。例えば，フリットは，第２の基板の自由縁から約１㎜離れたところに配置して差し支えない。好ましい実施の形態において，フリットは，鉄，銅，バナジウム及びネオジム（例として）からなる群より選択される一種類以上の吸収イオンを含有する低温ガラスフリットである。フリットには，二枚の基板の熱膨張係数と一致する又は実質的に一致するようにフリットの熱膨張係数を低下させる充填剤がドープされていてもよい。いくつかの例示のフリットの組成が，実験１～５及び表２～５に与えられている（【００１１】）。
工程２１０（随意的）で，フリットを第２の基板に予備焼結させても差し支えない（【００１２】）。
工程２１２で，フリットが，第１の基板を第２の基板に連結し結合する密封シールを形成するような様式で照射源（例えば，レーザ，赤外線ランプ）により，フリットを加熱する（図１Ｂ参照のこと）。密封シールは，周囲の雰囲気中にある酸素及び水分がＯＬＥＤディスプレイ中に進入するのを防ぐことによって，ＯＬＥＤを保護もする。図１Ａ及び１Ｂに示すように，密封シールは一般に，ＯＬＥＤディスプレイの外縁の丁度内側に位置している。フリットは，レーザ（実験１～３を参照のこと）及び赤外線ランプ（実験４を参照のこと）などの多数の照射源のうちのいずれを用いて加熱しても差し支えない（【００１３】）。(イ)上記の記載及び図面によれば，周知例には，ＯＬＥＤ（本件補正発明の「有機発光ダイオード」に相当する。）が形成された第１の基板と，第２の基板の間に介在させて密封領域を形成するための封止部材として，レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットを用いることが記載されている。
イ特開２０００－２５１６５１号公報（乙１）
(ア)乙１には，「従来の技術」として，以下の記載がある。従来，内部を真空維持する画像表示装置を製造する際には，ガラス部材の間にシール材であるフリットガラスを塗布又は載置して，電気炉等の封着炉に入れ，またはホットプレートヒーターに載せ（上下からホットプレートヒーターで挟む場合もある）画像表示装置全体を封着温度に加熱して封着部分のガラス部材を封着ガラスで融着する封着方法が取られている（【０００２】）。また，電子源を用いた平面型画像表示成装置は，冷陰極電子放出素子等を安定に長時間動作させるために，超高真空を必要とするため，複数の電子放出素子を有する基板とこれに対向する位置に蛍光体を有する基板を枠を挟んで封着ガラスにより封着され，放出ガスを吸着して真空維持するゲッタが具備されている（【０００３】）。


電気炉等の封着炉あるいはホットプレートヒーターを用いた封着方法は，画像表示装置を均一に加熱するために，作業時間が長くなってしまう。スループットを向上させるために，昇温あるいは降温レートを上げた場合には，画像表示装置での温度分布の発生による熱歪みの発生により昇温時あるいは降温時，さらに室温保持後も遅れ破砕等により画像表示装置にクラックが発生してしまい画像表示装置を真空に気密に保持することができなくなってしまう（【０００４】）。フリットを挟んだ２枚のガラス板（最大１４インチ）を位置合わせする。この時，２枚のガラス板の封着部分にフリットガラスを挟む。
真空オーブンに入れ，３００℃程度まで，数℃／分で昇温する。２台のレーザからの光をコンピュータ制御して，Ｌ字型にスキャン照射して，封着部のフリットを融点まで加熱する。
フリットが溶解し，２枚のガラス板が真空シールされる（【０００７】～【００１０】）。
(イ)以上の記載によれば，乙１には，画像表示装置における２枚のガラス板の間に介在させて密封領域を形成するための封止部材として，レーザーの照射により溶融するフリットを用いることが記載されており，ここで，フリットは，レーザーの溶射により溶融するものであるから，このフリットには，レーザーを吸収する材料，すなわち，吸収材が含まれていることは明らかである。
ウ特開２００４－１７２０４８号公報（乙２）
(ア)乙２には，以下の記載がある。
ａ発明の属する技術分野
この発明は，色素増感太陽電池などの光電変換素子を製造する方法，特に光電変換素子を構成する２枚の基板を高い耐久性を持って接合，封止する方法に関する（【０００１】）。
ｂ従来の技術
このような問題点を解決するため，色素増感太陽電池を構成する基板を無機材料のガラスフリットを用い，これを溶融することで基板間を接合，封止する方法が提案されている。
しかしながら，この方法は，ガラスフリットを溶融するため，セル全体を４００℃程度に加熱する必要がある。基板をこのような高温にさらすと，酸化物半導体多孔膜に担持した光増感用色素が熱劣化することになる。このため，この方法では，基板を封止する際に，小穴を形成しておき，この小穴を利用して色素溶液をセル内部に導入，循環する操作がとられており，製造工程が複雑になり，コストがかさむ欠点があった（【００１０】）。
ｃ発明の実施の形態
図１及び図２は，この発明の光電変換素子の製法の一例を模式的に示すもので，この例は色素増感太陽電池の製法を示す（【００１６】）。第１の基板及び第２の基板は，所定の間隔を配して重ね合わせられ，基板の周縁部にはガラスフリット層が配されている。このガラスフリット層は，図２に示すようにいずれか一方若しくは両方の基板の周縁部に帯状に配置されている。このガラスフリット層は，ガラスフリットを含むペーストを印刷などの塗布手段により基板に塗布し，加熱して，乾燥又は仮焼成して形成されたものである（【００１８】）。ここで使用されるガラスフリットとしては，酸化鉛，酸化ホウ素，酸化ナトリウム，酸化バリウム，酸化ケイ素，酸化アルミニウム，酸化鉄，酸化カルシウム，酸化マグネシウム，酸化チタンなどのガラスを１種以上混合して溶融し，冷却後，粉砕した粒径０．１～１０μｍの粉末が用いられる。このガラスフリットは，またその溶融温度が６００℃以下の低温溶融タイプのものが好ましい（【００１９】）。ついで，ガラスフリット層を配して重ね合わされた第１及び第２の基板には，いずれかの基板を透過してガラスフリット層を目標としてレーザ光が照射される（【００２２】）。
このレーザ光のいずれかの基板を透過しての照射により，ガラスフリット層が加熱され，その熱でガラスフリット層が溶融し，この溶融されたガラスフリットにより２枚の基板が接合，封止される（【００２６】）。
このような製造方法によれば，基板間の封止部分が無機材料のガラスフリットで構成されているので，その封止部分は強固に接合され，化学的，機械的，熱的に高い特性を有し，優れた耐久性，安全性を示すものとなり，この色素増感太陽電池を長期間屋外において過酷な使用条件の下で使用しても，その封止部分から電解液が漏洩したり，水分や異物が侵入したりすることがない（【００２８】）。
ｄ例１
市販のソーダガラス板の周縁部に，ガラスフリット層を形成した。このガラスフリット層は，溶融温度が５００℃，粒子径５μｍ以下のガラスフリットとアクリル樹脂とα－ターピネルオールからなるペーストを印刷し，３００℃で加熱焼成して得られた幅４㎜，厚さ２０μｍのものである。
ついで，このガラス板を２枚重ね合わせ，一方のガラス板を透過してレーザ光を照射した。レーザ光には，ガリウムヒ素系半導体レーザからの波長８４０ｎｍのレーザ光を使用し，走査しながら照射した。
これにより，２枚のガラス板は，強固に接合されていた（【００３１】【００３２】）。
(イ)以上の記載から，乙２には，光電変換素子を構成する２枚の基板間に介在させて密封領域を形成するための封止部材として，レーザーの照射により溶融するフリットを用いることが記載されており，ここで，フリットは，レーザーの溶射により溶融するものであるから，このフリットには，レーザーを吸収する材料，すなわち，吸収材が含まれていることは明らかである。
エ以上によれば，レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットは，有機電界発光素子に限らず，様々な素子が形成された基板の封止に，極めて普通に用いられるものということができる。
(3)本件相違点に係る容易想到性
ア前記(1)のとおり，本件補正発明と引用発明は，本件補正発明では，封止部材がレーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットであって，フリットと接触する表面は無機膜層であるのに対して，引用発明では，封止部材の構成が明らかでなく，同封止部材と接触する表面は絶縁層である点（本件相違点）において，相違するところ，引用例には，保護層は，多様な形態から構成され得るが，無機物又は有機物で形成されることもあることが記載されているように（【００２８】），有機電界発光表示装置の技術分野において，保護層すなわち絶縁層を無機膜で形成することは，慣用手段にすぎない。しかも，引用例には，封止層が無機材料で形成される実施例も記載されている（【００４３】）。


また，前記(2)のとおり，レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットは，有機電界発光素子に限らず様々な素子が形成された基板の封止に普通に用いられているものである。さらに，上記のようなフリットで封止する基板としては，シリコン酸化膜や導電膜などが形成された基板も含まれることは周知であるから（乙１【００４６】【００４７】，乙２【０００３】～【００１０】），レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットで封止する基板は，ガラス基板に限られるものではない。
そして，引用発明では，封止部材の具体的な構成が特定されていないことからすると，従来から使われている様々な封止部材のうちのいずれかを用いていることは明らかである。
イそうすると，引用発明において，凹溝部が形成される絶縁層を無機膜で形成するとともに，封止部材として慣用のレーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットを用いることによって，本件相違点に係る本件補正発明の構成とすることは，当業者であれば必要に応じて適宜選択し得るものということができる。よって，本件補正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4)原告の主張について
ア原告は，ガラス基板に直接接触させることを前提としている周知例におけるフリットを，その前提が満たされていない引用発明に用いることは，フリットの組成が，フリット及びガラス基板の照射源からの光の吸収，軟化温度及び熱膨張係数の特性等が考慮されて決定されている周知例に記載された発明の技術的思想に反するから，動機付けは存在しないと主張する。
確かに，周知例（甲２）では，フリットをガラス基板に直接接触させており，また，実験１ないし５では，フリットの組成は，フリット及びガラス基板の照射源からの光の吸収，軟化温度及び熱膨張係数の特性等を考慮して決定され，請求項２ないし５は，これらの特性について発明特定事項としているものの，請求項１は，これらの特性について何ら特定されていない。そうすると，周知例に記載された発明において，フリットの組成を，フリット及びガラス基板の照射源からの光の吸収，軟化温度及び熱膨張係数の特性等を考慮して決定することは，必須の事項であるとはいえないし，前記(3)アのとおり，レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットで封止する基板は，ガラス基板に限られるものではない。そして，前記(3)イのとおり，引用発明の封止部材として，従来から使われている様々な封止部材のうち，レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットを選択したにすぎないから，引用発明の封止部材として上記のフリットを用いることは，選択の問題であって，そもそも，動機付けの問題ではない。なお，引用例には，「電界発光ディスプレイ装置の酸素透過や透湿による劣化の相当部分は，封止材としての接着剤と基板と包装部材との境界面を通じた浸透現象により発生する」（【０００６】）ことが記載されており，「表示領域の一面上に表示領域の封止をさらに強固にするための封止層をさらに備えることもある」（【００４２】）と記載されているから，引用発明は，封止を強固にしようとするものである。他方，乙２に記載されたフリットを用いる方法によれば，「基板間の封止部分が無機材料のガラスフリットで構成されているので，その封止部分は強固に接合され，化学的，機械的，熱的に高い特性を有し，優れた耐久性，安全性を示すものとなり，この色素増感太陽電池を長期間屋外において過酷な使用条件の下で使用しても，その封止部分から電解液が漏洩したり，水分や異物が侵入したりすることがない」（【００２８】）というのであって，封止部分が強固に接合されるものである。このように，引用発明が封止を強固にしようとするものであることを踏まえると，引用発明における封止部材として，乙２に記載された，封止部分が強固に接合されるレーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットを用いることには，動機付けがあるということができる。
イ原告は，本件補正発明全体の作用効果を過小評価した本件審決の判断は誤りであると主張する。
しかし，フリットの溶融工程で発生する熱は，封止素子に様々な悪影響を与えかねない（乙１【０００４】【００２１】，乙２【００１０】）。このことは，当業者によく知られた技術課題であるから，引用発明の封止部材として，レーザー又は赤外線を吸収する吸収材を含むフリットを用いる際に，熱に対する影響を考慮することは当業者にとって当然の事項である。
そして，絶縁層に用いられる無機材料が，熱による影響を受けにくいことは，その物性上，当然有する性質であるから，引用発明において，絶縁層を無機膜層で形成すれば，フリットにレーザー又は赤外線を照射して溶融させる工程を行っても，素子に損傷を与えないという本件補正発明の作用効果は，当然得られるものと認められる。
ウ原告の主張は，いずれも採用することができない。
(5)小括
以上のとおり，取消事由１には理由がない。
４取消事由２（本願発明の容易想到性に係る判断の誤り）について(1)本件補正は，本願発明に「フリットと接触する表面は無機膜層である」という特定事項を追加することにより特許請求の範囲を減縮したものであるところ，前記３のとおり，本件補正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も，本件補正発明と同様に，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
(2)小括
以上のとおり，取消事由２も理由がない。
５結論
以上の次第であるから，原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部


平成２４年２月２９日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１８３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年２月１５日
判決
原告         コーロンインダストリーズ    インク訴訟代   理人弁   理士         藤田和   子
被告         特許庁   長官
指定代   理人         磯貝香   苗
西村仁   志
住田秀   弘
田部元   史
田村正   明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が不服２００９－２０４８２号事件について平成２３年１月２５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件訴訟は，特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「液晶ディスプレイのバックライトユニット用光拡散フィルム」とする発明につき，２００４年（平成１６年）８月３０日を国際出願日とし，優先日を２００３年（平成１５年）１１月２６日（本件優先日）及び２００４年（平成１６年）８月１３日とし，優先権主張国を韓国（大韓民国）として，特許出願をした（特願２００６－５４１０１９号）。
原告は，平成２１年６月１８日，本件特許出願につき拒絶査定を受けたので，同年１０月２３日，不服審判請求をしたが（不服２００９－２０４８２号），特許庁は，平成２３年１月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年２月８日に原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願発明は，液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のバックライトユニットに用いる高輝度光拡散フィルムに関する発明で，平成２１年５月２５日付け手続補正書に記載の請求項１（本願発明１）の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項１（本願発明１）】
「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む組成を塗布して形成した光拡散層を備えたＬＣＤ（液晶ディスプレイ）のバックラ
イトユニット用光拡散フィルムにおいて，
前記光拡散層は，算術平均粒径が１μｍから５０μｍ以下で，下記で表される数式により計算された多分散性率（ＰＤＩ）が１．００以上１．５０以下（すなわち，１．００は除き，１．５０は含む）であり，前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂固形分含量１００重量部に対し５０重量部から３５０重量部含み，横１００μｍ×縦１００μｍの面積当りビーズの数が１０から２００個であることを特徴とするＬＣＤのバックライトユニット用光拡散フィルム。
【数１】
多分散性率（ＰＤＩ）＝
ここで，
【数２】
で，
【数３】
で，Ｄｎは数平均径で，Ｄｗは重量平均径で，Ｎは分析したビーズの個数で，Ｄｉはｉビーズの径である。」
３審決の理由の要点
本願発明１は，本件優先日以前に頒布されたか又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった下記引用刊行物１に記載された引用発明１に基づいて，本件優先日当時，当業者において容易に発明することができたもので，進歩性を欠く。【引用刊行物１】国際公開第０３／００５０７２号（甲１）
【引用刊行物１に記載された発明（引用発明１）】
「基板ＰＥＴフィルムの表面上に，１０μｍの平均粒子径を有するポリメチルメタクリレート光拡散剤３０．３質量部及びバインダ樹脂２５．４質量部，硬化剤２．９質量部，溶媒４１．４質量部からなる光拡散剤組成物を１５ｇ/ｍ２の量でコーティングし，乾燥させて形成された２０μｍの凝集粒子径を有する光拡散フィルムであって，光拡散剤粒子の約９５％がその光拡散剤の平均粒子径に対して±１５％の範囲内である単分散光拡散剤を使用した，ＬＣＤ（液晶ディスプレイ装置）バックライトシステムに使用される光拡散フィルム。」
【一致点】
「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む組成を塗布して形成した光拡散層を備えたＬＣＤ（液晶ディスプレイ）のバックライトユニット用光拡散フィルムにおいて，前記光拡散層は，算術平均粒径が１μｍから５０μｍ以下で，下記で表される数式により計算された多分散性率（ＰＤＩ）が１．５０以下であり，前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂固形分含量１００重量部に対し５０重量部から３５０重量部含み，横１００μｍ×縦１００μｍの面積当りビーズの数が１０から２００個であるＬＣＤのバックライトユニット用光拡散フィルム。
【数１】
多分散性率（ＰＤＩ）＝
ここで，
【数２】
で，
【数３】
で，Ｄｎは数平均径で，Ｄｗは重量平均径で，Ｎは分析したビーズの個数で，Ｄｉはｉビーズの径である。」点
【相違点】
・相違点１
本願発明１においては，高透明プラスティック支持体の両面に光拡散層を備えて
いるのに対して，引用発明１においては片面である点
・相違点２
本願発明１においては，光拡散ビーズの多分散性率（ＰＤＩ）が１．００は除く，即ち，１．００ではないのに対して，引用発明１における光拡散ビーズは多分散性率（ＰＤＩ）が１．００ではないのかどうかは，明記されておらず判然としない点
【相違点に係る構成の容易想到性の判断】
「相違点１について検討したが，・・・光拡散層を支持体両面に配したものは周知であり（一例として，特開２００２－９９２２０号公報を参照。），引用発明１において高透明プラスティック支持体の両面に光拡散層を備えるよう構成することは当業者が適宜なし得る事項に過ぎない。


相違点２について検討したが，引用刊行物１には光拡散剤の粒径分布の単分散が「光拡散剤粒子の約９５％がその光拡散剤の平均粒子径に対して±１５％の範囲内である」として，ある程度の数値範囲を以て設定されていることを鑑みると，単分散に近いが，厳密に単分散ではない（多分散性率≠１．００）光拡散剤を適用し，本願発明１を構成することは，当業者であれば容易に想起し得る事項である。
以上のとおりであるから，本願発明１は，引用発明１に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
そして，引用刊行物１＜１－Ａ＞（判決注：審決が引用する９頁１行～１０頁１４行の部分）の箇所にはこのような光拡散剤の配合割合，及び，光拡散剤の粒径分布を有する光拡散フィルムが，輝度特性に優れ，暗影の問題も解消されていることが記載されているから，本願発明１の効果は，引用発明１から予測される範囲の効果に過ぎない。
・・・
以上のとおり，本願発明１は，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができな
い」
第３原告主張の審決取消事由（相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り等）１審決が周知技術の例として引用する特開２００２－９９２２０号公報（甲３，１１）では，支持体（基材層）の表面（片面）に光拡散層が設けられた光拡散フィルムしか開示されておらず，支持体の両面に光拡散層が設けられた光拡散フィルムは開示されていない。すなわち，同公報の光拡散フィルムの裏面においては，バインダの厚さよりもビーズの粒子径が大きくなるようにしてスティッキング防止層を形成し，光拡散フィルムが導光板と固着しないようにして，液晶表示装置の画面の輝度ムラを抑制するように構成されている。ここで，スティッキング防止層におけるビーズ及びバインダの材質は光拡散層におけるビーズ及びバインダの材質と同一のものであるが，光拡散層とはビーズの粒度分布や含有量が異なるのであって，スティッキング防止層と光拡散層とを同視することはできない。また，段落【００２８】の記載も，支持体の裏面自体の形状を凹凸のあるものにすることで，光拡散性能を付与することを示唆するものにすぎず，裏面に別途光拡散層を設けることを示唆するものではない。
したがって，上記公報では，光拡散層を支持体の両面に配した光拡散フィルムが開示されておらず，このほかにかかる光拡散フィルムが本件優先日当時に周知であったことを裏付ける証拠はない。
なお，被告が周知技術の根拠として提出する特開平６－５９１０８号公報（乙１），特開平１１－３３７７１１号公報（乙２），特開平７－２０９５０２号公報（乙３），特開２００２－１２７３４１号公報（乙４）は，審判段階で引用されていないし，記載されている技術的事項を引用発明１に組み合わせることは当業者にとって容易でない。すなわち，引用発明１は支持体の単位面積当たりの光拡散剤の積層比率（単位面積当たりの光拡散剤の粒子の断面積の割合）を調整することで，光拡散フィルムの輝度の均一性を達成しようとする発明であるが，支持体の両面に光拡散層を設けると，積層比率の特定，調整が極めて困難になるから，引用発明１は支持体に複数の光拡散層を設けること，したがって両面に光拡散層を設けることを予定していないというべきである。他方，乙第１，第２号証で開示される光拡散フィルムは，引用発明１の光拡散フィルムよりもはるかに輝度が劣るものであって，高輝度の光拡散フィルムの発明である引用発明１に組み合わせることは容易でない。また，乙第３号証も，引用発明１のような光拡散ビーズを含む光拡散層の構成を含まず，シリカ微粉等を光拡散剤とするものであって，光拡散層の構成が異なるから，乙第３号証を引用発明１に組み合わせても，良好な結果が得られるか分からないというべきである。乙第４号証も，色調の向上，光学的均一性，透明性，耐久性の向上を技術的課題とするもので，輝度の向上や隠蔽力を技術的課題とするものではないから，引用発明１とは技術的課題が異なり，引用発明１と組み合わせた場合の効果も不明である。特開平７－１００９８５号公報（乙５）も，透過性や隠蔽性を両立させるためのもので，輝度については記載がない。したがって，引用発明１は支持体の両面に光拡散層を設けることをそもそも予定しておらず，相違点１に係る構成に想到することが容易でないか，技術的課題の相違等のために引用発明１に乙第１ないし第５号証に記載された技術的事項を組み合わせることが容易でない。そうすると，「相違点１について検討したが，・・・光拡散層を支持体両面に配したものは周知であり（一例として，特開２００２－９９２２０号公報を参照。），」との審決の周知技術の認定は誤りであり，かかる周知技術の存在を前提にして相違点にかかる構成の容易想到性を肯定することはできない。２前記のとおり，スティッキング防止層は，導光板と光拡散フィルムとの固着を防止するためのものであって，導光板との接触面積を最小限にするべく，ビーズの配合量は比較的少量に止められているし，バインダ表面からビーズが突出してさえいれば，スティッキング防止層の前面と導光板との当接を避けることができるから，スティッキング防止層においてはビーズの粒度分布につき厳密な調整をする必要がない。
そうすると，引用発明１の一方の面に設ける「スティッキング防止層」について，他方の面の光拡散層と同等の光拡散ビーズの配合量，多分散性率（ＰＤＩ）とすることが当業者にとって容易であるとはいえない。
のみならず，単純に光拡散層を支持体の両面に設けると，光拡散性が大きくなる結果，光拡散フィルムを通過する光の透過率が下がり，かえって光拡散フィルムの輝度が低下してしまうことがある。かかる事態を回避するためには，光拡散ビーズのＰＤＩを調整しなければならないのであって，引用発明１の光拡散フィルムを両面に光拡散層を有する構成に改めたとしても，光拡散フィルムの輝度がどうなるのか，当業者においてその予測が困難である。
他方，本願発明１においては，光拡散フィルムの輝度が光拡散層の粒子比率と粒子分布で決定されるという知見に基づき，光拡散ビーズのＰＤＩを１．００を超え１．５０以下の範囲とし，光拡散ビーズのバインダ樹脂固形分に対する含有量を５０重量部から３５０重量部（バインダ樹脂固形分１００重量部に対する値）の範囲として，初めて輝度の低下を抑制した両面に光拡散層を有する光拡散フィルムを実現したものであって，当業者において相違点に係る構成に想到することは容易でない。


３両面に光拡散層を設けた光拡散フィルムでは，表面反射率が増加して光透過率が低下すると予想されるところ，本願発明１の光拡散フィルムは，その特許請求の範囲に記載された構成を具備することによって，「ＬＣＤ画面の表面全体を均一に光を導光板に通して拡散させるため，より透過を誘発させる」こと，すなわち輝度の低下を抑制しつつ総光線透過率を向上させるという作用効果を奏するのであって，これは引用発明１からは当業者が予測できない格別に有利なものである。また，本願発明１の光拡散フィルムは，片面に光拡散層を有する従来の光拡散フィルムに比して，導光板のパターンを隠蔽する能力に優れるのであって，これも引用発明１からは当業者が予測できない格別に有利な作用効果である。なお，この隠蔽力については，本願明細書の表１に濁度の数値として記載されている。他方，引用発明１においては，かかる導光板のパターンの隠蔽については，その技術的課題にすらなっていない。
ここで，本願発明１の進歩性を判断する見地からは，本願発明１の光拡散フィルムが奏する作用効果と，片面にのみ光拡散層を設けた光拡散フィルムが奏する作用効果とを比較したときに，後者が前者に比して顕著なものである必要も，さらには両者が異なる必要もない。
そして，本願明細書の実施例に係る記載や段落【００１３】，【００１９】の記載に接した当業者であれば，段落【００２６】の記載とから，特許請求の範囲にいうＰＤＩの範囲を満たす光拡散層が支持体両面に設けられているときに所望の輝度を有する光拡散フィルムが得られることを認識することができるし，支持体の両面に光拡散層を設けた光拡散フィルムに関する実験結果（甲１２）によって，かかる格別に有利な作用効果が示されているものである（なお，この実験では，輝度が犠牲にされることなく高い濁度が達成されている。）。
４結局，本件優先日当時，光拡散層を支持体の両面に配した光拡散フィルムに係る周知技術は存せず，当業者が相違点に係る構成に想到するのは容易でなく，本願発明１は当業者が引用発明１から予測できない格別に有利な作用効果を奏するから，本願発明１は引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。したがって，この結論に反し，本願発明１の進歩性を否定した審決の判断には誤りがある。
第４取消事由に対する被告の反論
１特開２００２－９９２２０号公報（甲３，１１）の段落【００２８】には光拡散フィルムの支持体（基材層）の裏面にも光拡散性能を持たせても良い旨が記載されているし，特開平６－５９１０８号公報（乙１）の請求項１の特許請求の範囲，段落【０００１】，【０００２】，【０００５】，図２及び４，特開平１１－３３７７１１号公報（乙２）の請求項１の特許請求の範囲，段落【０００１】，【０００２】，【０００５】，図４，特開平７－２０９５０２号公報（乙３）の請求項１の特許請求の範囲，段落【００１１】ないし【００１３】，特開２００２－１２７３４１号公報（乙４）の請求項１の特許請求の範囲，段落【００７８】ないし【００８０】中にも，光拡散フィルムの両面に光拡散層を設けることが記載されている。これらのとおり，本件優先日当時，支持体の両面に光拡散層を設けて光拡散フィルムとすることは，当業者の周知技術にすぎなかった。したがって，かかる周知技術を認定した審決の判断に誤りはない。
２前記１のとおり，支持体の両面に光拡散層を設けることは，本件優先日当時の当業者の周知技術にすぎなかったから，引用発明１にかかる周知技術を適用して容易想到性を肯定した審決の判断に誤りはない。
３支持体の両面に光拡散層を設けた場合に格別に有利な効果が奏されることは，本件訴訟に至って原告が初めて主張する事柄である。
本願明細書の段落【０００１】等には，支持体の片面（一面）に光拡散層を設けた場合に比して，両面に光拡散層を設けた場合に顕著な効果を奏する旨の記載はないし，記載されている実施例，比較例において光拡散層が片面（一面）にのみ設けられたのか，両面に設けられたのか判然としない。ことに，原告が本願発明１の有利な効果の根拠とする段落【００４８】【表１】の値も，対象となる光拡散フィルムが片面にのみ光拡散層を設けたものか，両面に光拡散層を設けたものか明らかでなく，有利な効果の根拠となり得るものではない（しかも，両面に光拡散層を設けた光拡散フィルムに係るものと解すると，「表→裏」の全透過度のデータが不自然なものとなってしまう。）。
なお，原告が提出する実験報告書（甲１２）も，本願明細書で開示された実験結果が光拡散層が両面に設けられた光拡散フィルムに係るものであることを裏付けるものではない。しかも，片面にのみ光拡散層を設けた比較例のフィルムの方がかえって輝度が大きくなっており，両面に光拡散層を設けたフィルムに係る実験結果も当業者が当然予想できる程度のものにすぎない。
また，本願明細書中には導光板のパターンの隠蔽力に関する記載はなく，原告が本願明細書の記載に基づかずに主張する作用効果にすぎない。しかも，かかる隠蔽力は，例えば特開平７－２０９５０２号公報（乙３）の段落【００１１】，特開平７－１００９８５号公報（乙５）の段落【００４０】，【００４１】の記載に照らせば，光拡散ビーズの含有量や光拡散層の厚さに従って大きくなる，当業者に自明な作用効果にすぎず，したがって光拡散層を両面に設ける方が片面に設ける場合よりもかかる隠蔽力が大きくなることは当業者にとって明らかである。そうすると，本願発明１は，引用発明１からは当業者が予測することのできない有利な効果が奏するものではない。
４よって，審決の進歩性判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断


１特開２００２－９９２２０号公報（甲３，１１）は，バインダ中にビーズが分散した光拡散層を備える光拡散シート（光拡散フィルム）の発明に係るものであるが，その段落【００２８】には，「この光拡散シート１では基材層３の裏面は平滑面とされているが，裏面に例えばエンボス加工等を施し，光拡散性能やスティッキング防止性能を向上させても良い。」との記載があるから，そこには，透明な支持体（基材層）の片面に光拡散層を設けた光拡散フィルムの裏面にさらに光拡散性能を持たせることが記載されている。ここで，同公報中には，「光拡散性能」を持たせる方法として，光拡散層のビーズの粒径とバインダの厚さとの差のビーズの粒径に対する比（突出比）を所要の範囲に設定する方法が専ら記載されているから，上記段落では支持体の裏面に光拡散層を設けて光拡散性能を持たせることが想定されており，したがって支持体の両面に光拡散層を設ける構成が示唆されているといってよい。
原告は，同公報では，支持体の表面（片面）に光拡散層が設けられた光拡散フィルムしか開示されておらず，スティッキング防止層と光拡散層とを同視することはできないし，段落【００２８】の記載も，支持体の裏面自体の形状を凹凸のあるものにすることで，光拡散性能を付与することを示唆するものにすぎないなどと主張する。しかしながら，審決は，同公報の光拡散フィルムの裏面のスティッキング防止層をもって光拡散層と同視できるとか，上記スティッキング防止層を光拡散層に改めることが容易である等と判断したわけではないから，原告の上記主張は当たらない。また，上記段落【００２８】でも，支持体の裏面に凹凸をつけるエンボス加工を施す方法のみが挙げられているのではなく，その余の方法をも採用し得ることが記載されているものであって，上記段落に基づく他の構成から，支持体裏面にも光拡散層を設ける構成を排除する必要はない。
ところで，高光拡散性フィルムの発明に関する特開平６－５９１０８号公報（乙１）の特許請求の範囲（請求項１）には「透明または半透明のプラスチックフィルム，もしくは片面または両面にエンボス加工を施して微細な凹凸を形成させて，透過する光の拡散性を良くしたプラスチックフィルムを用い，該プラスチックフィルムの片面または両面に，高光拡散性の微粒子を含む高光拡散塗料をコーティングして高光拡散層を設けてなることを特徴とする高光拡散性フィルム。」との記載があるし，図４には，透明ポリエステルフィルム７の両面に高光拡散層５が設けられている様子が図示されている（段落【０００５】も参照。なお，特開平１１－３３７７１１号公報（乙２）にも同趣旨の記載がある。）。
光拡散フィルムの発明に関する特開平７－２０９５０２号公報（乙３）の特許請求の範囲（請求項１）には「ポリエステル系重合体５０重量部に対して塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体を０～１００重量部含むバインダー中に微粉状炭酸カルシウムあるいは微粉状シリカのいづれか一方ないしは混合物を該バインダー１００重量部に対して１０～１５０重量部配合分散した組成物を基材上に片面ないしは両面にコーティングしたことを特徴とする光拡散フィルム。」との記載があり，段落【００１１】，表１，２には，バインダ（バインダー）と微粉状炭酸カルシウム等から成る組成物の総塗布量が同じ場合には，両面に塗布する方が片面に塗布するよりも全光透過率は低くなるがヘイズ（曇価，濁度）が高くなること及びその実験結果が記載されている。
光拡散板用ビーズコートフィルム積層体に関する発明に係る特開２００２－１２７３４１号公報（乙４）の特許請求の範囲（請求項１）には，「二軸配向ポリエステルフィルムを基材とし，該基材の少なくとも一方の面に主としてポリアクリル系樹脂ビーズとバインダーからなるビーズコート層を有するビーズコートフィルム積層体」が記載されており，段落【００７８】ないし【００８０】には，両面にビーズコート層（光拡散層）が形成された上記積層体の実施例が記載されている。乙第１ないし第４号証公報中の各記載にもかんがみると，本件優先日当時，液晶表示装置用の光拡散フィルムの両面にバインダと光拡散剤ないしビーズから成る光拡散層を設けることは当業者の周知技術にすぎなかったものと認められ，この旨の審決の認定に誤りはない。
２引用発明１に特開２００２－９９２２０号公報（甲３，１１）等に記載された前記１の周知技術を適用することにより，本件優先日当時，当業者において相違点１に係る構成に容易に想到することができたというべきである。この点，原告は，引用発明１は支持体に複数の光拡散層を設けること，したがって両面に光拡散層を設けることを予定しておらず，乙第１ないし第４号証公報に記載された技術的事項を引用発明１に組み合わせることは当業者にとって容易でないなどと主張する。確かに，引用発明１は，光拡散剤の平均粒子径や積層された粒子数等をもとに算出される積層比率を一定値以下とし，かつ光拡散剤中の凝集粒子径を一定値以下のものとすることで，良好な輝度特性を示し，暗影が見られない光拡散フィルムに関する発明であって，引用刊行物１の体裁上，支持体の片面に光拡散層を設けることが想定されているものである。しかしながら，上記の積層比率や凝集粒子径を各光拡散層ごとに設定することが考えられないわけではないし，このほかに，引用発明１の構成を支持体両面に光拡散層を設ける構成に改めることが不可能ないし困難になるべき事情は存しない。また，乙第１ないし第４号証公報はいずれも液晶表示装置用の光拡散フィルムの両面にバインダと光拡散剤ないしビーズから成る光拡散層を設けることが，本件優先日当時の当業者の周知技術にすぎないことを裏付けるためのものにすぎず，各文献で開示された具体的なバインダや光拡散剤の構成を引用発明１に適用する趣旨で被告から提出されたものではない。そして，光拡散剤の種類によって支持体の両面に光拡散層が形成できなくなる等の事情を窺わせるに足りる証拠はなく，乙第１，第２号証公報の光拡散フィルムの輝度が引用発明１の光拡散フィルムの輝度より小さいとしても，これのみで直ちに上記周知技術を引用発明１に適用する動機付けに欠けることになるものではない。これらのほかに，上記周知技術を引用発明１に適用する上で阻害要因となる事由は見出し難く，相違点１の容易想到性に係る原告の主張を採用することはできない。３(1)引用刊行物１（ＷＯ    ０３／００５０７２号明細書，甲１）は，１種又は２種以上の光拡散剤粒子をバインダ樹脂中に分散させて光拡散層を形成する光拡散フィルムの発明（対応する特表２００４－５３３６５６号公報，甲２の特許請求の範囲の記載を参照）に関する刊行物であるところ，同刊行物中には次のとおりの記載がある。


・「Inthiscase,   asingle-layeredlight   diffusinglayercan   beobtainedby   coatingthelightdiffuser   toauniform   thicknesscorrespondingto   theparticlediameter,   andthelightdiffuser   haspreferablymonodisperse   form.」（４頁４～６行）「この際，前記光拡散剤をその粒子径に相当する均一な厚さでコーティングすることで，単層の光拡散層が得られ，そして前記光拡散剤は，好ましくは単分散の形態である。」
・「Theterm    ”monodisperselight    diffuser”used    throughoutthe    specificationmeansalight   diffuserinwhich   approximately95%of   thelightdiffuser   particlesarewithintherange   of±15%in   termsofan   averageparticlesize   ofthelight   diffuser.」
（５頁２１～２３行）
「本明細書を通じて用いられる『単分散光拡散剤』の語は，光拡散剤粒子の約９５％が，その光拡散剤の平均粒子径に対して±１５％の範囲内である，光拡散剤を意味する。」
・「INDUSTRIALAPPLICABILITYThelight    diffusingfilm    accordingto    thepresent    invention,which    hasamonodisperselightdiffuser   andalight   diffusinglayerconsisting   ofofa   lightdiffuserandabinder   resinonone   planeofa   base,inwhich   thelaminationratio   is10%orlessandthe   diameterofflocculated   particlesinthe   lightdiffuseris   50μmorless,exhibitsexcellentluminance   andthermalproperties,   sothatit   canbesuitably   usedinvarious    kindsof    picturedisplay    devices,in    particular,in    adisplay    deviceemployingLED    (lightemitting    diode)lamps    oran    LCD(liquid    crystaldisplaydevice)backlightingsystem.    」（１０頁１５行～１１頁３行）
「産業上の利用可能性
単分散光拡散剤，並びに，光拡散剤およびバインダ樹脂を含有する光拡散層を基板の一平面上に有し，積層比率は１０％以下で，前記光拡散剤中の凝集粒子の径は５０μｍ以下である，本発明の光拡散フィルムは，優れた輝度および熱的特性を示すことから，種々の画像表示装置，特に，ＬＥＤ（発光ダイオード）ランプまたはＬＣＤ（液晶ディスプレイ装置）バックライトシステムを採用するディスプレイ装置に好適に用いられうる。」上記各記載に照らすと，液晶ディスプレイ装置のバックライトに用いる光拡散フィルムにおいて，良好な輝度特性を得るためには，光拡散剤粒子の分散の態様として単分散，すなわち同一の分子量の粒子が均一に分散すること（完全な単分散）が望ましいが，これを実現することが困難であるため，できる限り等しい分子量，粒子径の光拡散剤粒子が均一に分散することが目指されており，例えば甲第１号証では，光拡散剤粒子の約９５％が平均粒子径に対して±１５％の範囲内で分布するようにすることで，所要の輝度特性を得ようとしているということができる。そして，拒絶査定（甲８）のとおり，引用刊行物１の実施例２（６，７頁，対応する甲２の段落【００４０】，【００４１】）における２種の光拡散剤（平均粒子径は５μｍ及び１０μｍ）が完全な単分散でバインダ樹脂中に分散すると仮定して，本願発明１にいう多分散性率（ＰＤＩ）を計算すると，１．５０以内に収まるから，実施例１（５，６頁，対応する甲２の段落【００３８】，【００３９】）における１種の光拡散剤（平均粒子径１０μｍ）のＰＤＩ（多分散性率）は，さらに小さくより１に近いものと推認することができる。
(2)本願発明１の出願当初の特許請求の範囲（請求項１，甲１３）では，「高透明プラスティック支持体上の少なくとも一面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む組成を塗布して形成した光拡散層を備えた」との発明特定事項が記載されており（なお，平成２１年５月２５日の手続補正（甲７）で，「高透明プラスティック支持体上の両面に・・・」と改められた。），出願当初明細書（甲１３）の発明の詳細な説明でも，支持体の両面に光拡散層を形成する場合に限定した記載はされていない。とりわけ，上記明細書の実施例に係る記載（段落【００３３】ないし【００３８】）では，支持体の「一面または両面に」光拡散溶液を塗布した旨が記載されており（比較例も同様），実施例等の評価物性試験結果に係る表１（段落【００４８】）も，支持体の片面（一面）にのみ光拡散層を形成した光拡散フィルムに関するものか，支持体の両面に光拡散層を形成した光拡散フィルムに関するものか，その記載内容からは判然としない。
そうすると，上記表１中で，光拡散剤粒子の粒子径ないし分子量のバラツキを示す指標であるＰＤＩ（多分散性率）が１．０４６ないし１．３１０（実施例１ないし４）のときに輝度が８２０ないし８３１ｃｄ／ｍ２となり，ＰＤＩが１．６９８ないし１．９５２（比較例１ないし４）のときに輝度が７２５ないし８１０ｃｄ／ｍ２となるなどして（バックライトユニットの導光板の上に載せて９箇所を計測した平均値），ＰＤＩが概ね１．５０以下の場合に輝度がより良好であることが示されているとしても，この試験結果によって，支持体の両面に光拡散層を形成した場合であっても，ＰＤＩが１．００を超え１．５０以下のときに，初めて好適な輝度特性のある光拡散フィルムが得られるなどということはできない。むしろ，上記明細書の記載からは，支持体の片面又は両面に光拡散層を形成した場合に，当業者が通常試みる実験を通じて，輝度特性等の結果から，適宜ＰＤＩの数値範囲を決定したものにすぎないものと推認され，したがって本願発明１にいうＰＤＩの上限には臨界的意義を認めることはできない。
原告は，単純に光拡散層を支持体の両面に設けると，光拡散性が大きくなる結果，光拡散フィルムを通過する光の透過率が下がり，かえって光拡散フィルムの輝度が低下してしまうから，かかる事態を回避するために，光拡散ビーズ（光拡散剤粒子）のＰＤＩを調整しなければならないところ，引用発明１の光拡散フィルムを支持体両面に光拡散層を有する構成に改めたときに，光拡散フィルムの輝度がどうなるのか，その予測が困難であるし，本願発明１においては，光拡散フィルムの輝度が光拡散層の粒子比率と粒子分布で決定されるという知見に基づいて上記ＰＤＩの範囲等を設定し，初めて輝度の低下を抑制した両面に光拡散層を有する光拡散フィルムを実現したなどと主張する。


しかしながら，前記のとおり，出願当初の特許請求の範囲（請求項１）では，光拡散層が形成される面が「高透明プラスティック支持体上の少なくとも一面」とされ，発明の詳細な説明でも，支持体の両面に光拡散層を形成する場合に限定した記載はされておらず，また実施例に係る記載やその評価物性試験結果に係る表１でも，支持体の片面（一面）にのみ光拡散層を形成した光拡散フィルムに関するものか，支持体の両面に光拡散層を形成した光拡散フィルムに関するものか判然としないものであって，本願発明１のＰＤＩの上限には臨界的意義が認められないものである。そうすると，支持体の両面に光拡散層を形成する場合に限っても，本願発明１のＰＤＩの上限に臨界的意義があるということはできないし，かかる両面に光拡散層を形成した光拡散フィルムの輝度も，当業者においてその予測が困難なものであるとはいえない。また，出願当初の明細書（甲１３）中にも，手続補正後の明細書（甲７参照）中にも，光透過率の低下に伴って輝度が低下しがちな，支持体両面に光拡散層を形成した光拡散フィルムでも，光拡散フィルムの輝度が光拡散層の粒子比率と粒子分布で決定されるという知見に基づいてＰＤＩの数値範囲等を設定し，初めて輝度の低下を抑制した光拡散フィルムを実現した旨の，発明の技術的課題及び解決手段を明示した記載は存しない。そして，原告が提出する実験報告書（甲１２）も，支持体の片面にのみ光拡散層を形成した比較例１ないし４よりも支持体の両面に光拡散層を形成した実施例１ないし４の方が輝度特性が劣っており，また支持体の両面に光拡散層を形成した比較例５ないし８の輝度特性は７２４ないし７４８ｃｄ／ｍ２と本願明細書の比較例の輝度特性（ＰＤＩが１．９５２の比較例４で７２５ｃｄ／ｍ２であるほかは，８０６又は８１０ｃｄ／ｍ２）よりも相当劣っている点にかんがみると，どのような統一された基準で比較試験を行っているのかの疑問が生じ得る。また，上記実験報告書の実施例では，ＰＤＩが表裏で等しい光拡散層を備えた光拡散フィルムにおいて，フィルムの表面から裏面に対して光を入射した場合とフィルムの裏面から表面に対して光を入射した場合とで，濁度につき１％前後，総光線透過率につき８％前後の差異が生じているから，光拡散層の厚さ（本願明細書の段落【０００９】参照）や光拡散ビーズの含有比率（重量比，本願明細書の段落【００２３】参照）などのＰＤＩ以外の要因によっても，上記程度の差異が生じるものである（設計的事項）。他方，上記実験報告書の実施例と支持体両面に光拡散層を設けた比較例５ないし８との間では，フィルムの表面から裏面に対して光を入射した場合の総光線透過率には差異がなく，フィルムの裏面から表面に対して光を入射した場合の総光線透過率も，実施例で９１．６ないし９２．４％，比較例５ないし８で８８．３ないし８９．４％と最も大きな差でも４％程度にすぎない。フィルムの表面から裏面に対して光を入射した場合の濁度も，実施例で９１．８ないし９２．４％，比較例５ないし８で９４．０ないし９４．７％と，最も大きな差でも３％弱であり（表面の光拡散層のＰＤＩが同一の場合には実施例と対応する比較例の濁度の差は１．６ないし２．９％），フィルムの表面から裏面に対して光を入射した場合の濁度も，実施例で９１．０ないし９１．２％，比較例５ないし８で９１．２ないし９２．１％と，最も大きな差でも１％程度にとどまる。そうすると，出願当初の明細書の表１の記載及び上記実験報告書の表１の記載から，本願発明１にいうＰＤＩの上限値に臨界的意義を見出すことや，本願発明の光拡散フィルムの構成を採用した場合に，従来の光拡散フィルムの構成からは予測が困難な格別に有利な作用効果が生じるとみることは，いずれも困難であるといわざるを得ない。そうすると，原告の上記主張を採用することはできない。
(3)だとすると，原告が本願発明１の特許請求の範囲において特定した，光拡散剤の数平均径Ｄｎ（各粒子の粒子径を粒子数で除して得られる平均値）で重量平均径Ｄｗ（各粒子の粒子径の４乗の合計を粒子径の３乗の合計で除して得られる平均値）を除した数値である多分散性率（ＰＤＩ）の数値範囲を１．００以上１．５０以下（より正確には１．００を超え１．５０以下）とすることは，当業者が引用発明１に基づき，得られる光拡散フィルムの輝度特性等を考慮して適宜設定できる事柄にすぎないということができる。
したがって，審決がした，「単分散に近いが，厳密に単分散ではない（多分散性率≠１．００）の光拡散剤を適用し，本願発明１を構成することは，当業者であれば容易に想起し得る事項である」（相違点２，１１頁）との判断に誤りはない。(4)原告は，スティッキング防止層においてはビーズの粒度分布につき厳密な調整をする必要がないところ，引用発明１の一方の面に設ける「スティッキング防止層」について，他方の面の光拡散層と同等の光拡散ビーズの配合量，ＰＤＩとすることが当業者にとって容易であるとはいえないし，単純に光拡散層を支持体の両面に設けると，光拡散性が大きくなる結果，光拡散フィルムを通過する光の透過率が下がり，かえって光拡散フィルムの輝度が低下してしまうことがあるから，光拡散層を支持体の両面に設けた場合の光拡散フィルムの輝度の予測が困難であるなどと主張する。


平成２３年８月３１日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０３５３号審決取消請求事件（特許）
口頭弁論終結日平成２３年７月２５日
判                決
原            告            日東電   工株式   会社訴訟代理人弁理士            籾    井    孝    文同                          吉    田    昌    靖同                          山    元    美    佐同                          上野山               温    子被            告            特許庁   長官指定代   理人                               木    村    史    郎同                          田    部    元    史同                          田    村    正    明
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２００９－２４５８号事件について平成２２年１０月５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，原告が名称を「光学部材及び液晶表示装置」とする発明につき特許出願をし，平成２０年８月１８日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正（以下「本件補正」という。）をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。
２争点は，上記補正後の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）が下記各引用例との間で進歩性を有するか（特許法２９条２項），である。記・引用例１：特開平１１－７０６２９号公報（発明の名称「液晶表示板表面保護フィルム」，公開日平成１１年３月１６日，甲１。以下，これに記載された発明を「引用発明１」という。）
・引用例２：特開平９－１１３７２６号公報（発明の名称「偏光板または位相板の表面保護フィルム」，公開日平成９年５月２日，甲２。以下，これに記載された発明を「引用発明２」という。）
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は，平成１１年６月９日，名称を「光学部材及び液晶表示装置」とする発明について特許出願（特願平１１－１６２０７１号，公開特許公報は特開２０００－３４７０１０号〔甲８〕）をし，平成２０年８月１８日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする本件補正（請求項の数４。甲１１）をしたが，平成２０年１２月１２日付けで拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は，上記請求を不服２００９－２４５８号事件として審理した上，平成２２年１０月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年１０月２０日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件補正後の請求項の数は前記のとおり４であるが，その請求項１である本願発明の内容は，下記のとおりである（甲１１，なお下線部分は補正箇所）。記「【請求項１】光学素材の表面を外表面の表面粗さＲａが０．０３μｍ以上の保護フィルムにて，剥離できるように接着被覆してなることを特徴とする光学部材。」
(3)審決の内容
ア審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，本願発明は引用発明１又は引用発明２及び周知・慣用技術に基づいて当業者が容易に発明することができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
イなお，審決が認定した引用発明１及び引用発明２の内容，本願発明と引用発明１との一致点及び相違点１，本願発明と引用発明２との一致点及び相違点２は，上記審決写しのとおりである。
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決は，本願発明と引用発明１との相違点１についての容易想到性の判断を誤り（取消事由１），また本願発明と引用発明２との相違点２についての容易想到性の判断を誤り（取消事由２），さらに手続に違背して引用例２を引用刊行物と扱ったものである（取消事由３）から，違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（引用発明１との相違点１についての容易想到性判断の誤り）
(ｱ)引用例１には逆の技術的思想の発明が記載されていること審決は，「刊行物１発明において，表面粗度を０．０３μｍ以下とするのは，『光学的評価を伴う液晶表示板の検査が容易である』との課題の下に，保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査を問題なく行うため，光学特性を定めたからである。」（審決１０頁８行～１１行）とし，「従来の技術にあるように，従来は，『検査時に一端剥離し，検査終了後に再度貼付』していたものであり，『保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査』の必要が無ければ，その範囲の上限を０．０３μｍに留める必要はないことは明らかである。」（１０頁１２行～１５行）とした上で，「してみると，刊行物１発明において，従来のように『保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査』を必要としない場合を想定すれば，ブロッキング防止の観点から，表面粗さＲａを調整し，０．０３μｍ以上とするのは当業者が適宜なし得ることである。」（１０頁２７行～３０行）と判断している。しかし，審決の上記判断は，以下のとおり，本願発明とは逆の技術的思想   の発明   が記載   された   引用例   １から   強引に   導かれ   たもの   であり，誤りである。
ａ引用例１（甲１）は，光学的評価を伴う液晶表示板の検査を容易にすることを課題としており（段落【０００５】），そのために表面粗度を０．０３μｍ以下とするものである（段落【００３４】）。したがって，本願発明を知らない当業者が初めて引用例１を見た場合，引用発明１の課題に密接に関わる「保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査」について，その必要がない場合をわざわざ想定して，「『保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査』の必要が無ければ，その範囲の上限を０．０３μｍに留める必要はない」という強引な判断を行うことは決してあり得ない。引用発明１は，光学的評価を伴う液晶表示板の検査を容易にすることを明確な課題としており，その課題解決のために，表面粗度を小さくする（０．０３μｍ以下）という技術手段を採用するものであり，本願発明における表面粗さを大きくする（０．０３μｍ以上）という技術手段とは全く逆のものである。


この点に関して，被告は，引用例１の段落【０００３】の記載を前提として，光学的配慮をしない従来技術の保護フィルムを知る当業者であれば，引用発明１においても，従来のように「保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査」を必要としない場合を当然に想定することができると主張する。
しかし，引用例１の段落【０００３】は，「検査時に一端剥離し，検査終了時に再度貼付しなければならない欠点がある」という「従来技術における欠点」を述べたものであり，引用発明１は，その欠点を解消するために完成されたものである。したがって，本願発明を知らない当業者が初めて引用例１を見た場合，従来技術の欠点である「検査時に一端剥離し，検査終了時に再度貼付」という行為を行わずに済むことを目的として完成された引用発明１について，わざわざその欠点である行為を行ってみようと試みることは決して想定し得ないというべきであるから，被告の上記主張は失当である。
仮に，引用発明１において「光学的評価を伴う液晶表示板の検査を容易にする」という課題を意識的に排除するという考え方が妥当であったとしても，ブロッキング防止の観点から表面粗さＲａを０．０３μｍ以上とすることが容易であるという被告の主張における該「０．０３」という数値の根拠はどこにもない。引用発明１において光学的評価を伴う検査を必要としない場合が仮にあるとすれば，その場合には，表面粗さＲａの値はいくつでもよいと考えることが普通である。このように，引用例１において，ブロッキング防止のために，表面粗さが「０．０３」μｍ以上とする根拠はどこにもないのであるから，「０．０３μｍ以上」という数値限定が容易想到であるとの被告の主張は失当である。
ｂ引用例１においては，全ての実施例（実施例１～４）において，ブロッキングが見られる。つまり，引用発明１においてブロッキングが見られることは，好ましくない状況では決してない。したがって，引用例１を見た当業者が引用発明１においてブロッキングを防止しようとは決して容易に想到し得ないというべきである。
(ｲ)表面粗さＲａを０．０３μｍ以上とすることの技術的意義に関する誤り審決は，本願発明においても，「平均粗さをＲａで評価したものであること，０．０３μｍを下限とすることに，格別な技術的意義は認められない。」と判断する。
しかし，本願発明におけるブロッキング防止は，液晶表示装置等の自動組立作業に供した場合に光学部材をその単位ごとに円滑に分離でき，複数単位の取込みによる組立ラインの停止を回避できるレベルである必要がある。これは，連続稼働下での安定した分離性が要求される非常に高度なブロッキング防止レベルである。
そして，本願発明では，Ｒａを「０．０３μｍ以上」とすることによって連続稼働下での安定した分離性が要求される非常に高度なブロッキング防止レベルを発現しているのである。
これに対して，引用例１や審決が周知例として指摘する特開平４－２３９６２７号公報（甲３，以下「周知例３」という。），特開平４－３４８９４２号公報（甲４，以下「周知例４」という。），特開平１１－４８３３５号公報（甲５，以下「周知例５」という。），特開平１１－５２５１４号公報（甲６，以下「周知例６」という。），特開平５－２２９０８２号公報（甲７，以下「周知例７」という。）では，いずれにおいても，連続稼働下での安定した分離性が要求される非常に高度なブロッキング防止レベルについては全く意識されていない。以上のとおり，本願発明において，Ｒａを「０．０３μｍ以上」とすることには，格別な技術的意義が存在するのであるから，審決の上記判断は誤りである。
この点に関し被告は，本願発明は，光学部材の表面に貼付した保護フィルムと接する，光学部材の裏面構成（材質，面状態）が特定されていない以上，本願発明のＲａ数値の規定に格別な技術的意義，正確な臨界的な意義を認めることができない旨主張する。
しかし，本願発明における光学部材は，本願発明の内容を客観的に検討すれば，液晶表示装置の形成などに用いられる偏光板や位相差板などの光学部材を意味するものであることは明らかであり（甲８段落【０００２】），そのような光学部材の裏面の材質や面状態は，客観的かつ常識的な範囲で，当業者であれば予測がつく程度の範囲のものである。例えば，客観的かつ常識的に考えて，偏光板や位相差板などの光学部材の材質が，柔軟性に富んだゴム状のものであるはずがなく，また，表面に多数の凹凸が形成されたものであるはずもなく，現実的には，実施例で評価しているようなプラスチック製のフィルムやセパレータであることは当業者であれば容易に想到し得る範囲のものである。被告が主張するように光学部材の裏面構成（材質，面状態）が特定される必要があるのであれば，本願発明の場合，客観的かつ常識的な範囲で光学部材に用い得るプラスチック等のあらゆる種類についての実施例が要求されるということになるが，このような要求は非現実的であって出願人に過度な負担を強いるものであり，「発明を奨励し，もって産業の発達に寄与する」という特許法の法目的に反するものである。
(ｳ)「外表面の表面粗さＲａが０．０３μｍ以上」とすることの臨界的意
義に関する誤り
審決は，本願発明においては，「『外表面の表面粗さＲａが０．０３μｍ以上』とすることに臨界的意義も認められない。」と判断する。しかし，進歩性の判断において「課題が異なり，有利な効果が異質である場合」は，数値限定に臨界的意義を要しない。本願発明と引用発明１とは課題が全く異なり，有利な効果が異質である。
したがって，引用発明１に基づく進歩性の判断において，数値限定の臨界的意義を基準とすることは，特許庁審査基準を誤って適用した判断であり，明らかな誤りである。
イ取消事由２（引用発明２との相違点２についての容易想到性判断の誤り）


審決は，「刊行物２発明において，積み重ね品が互いにくっつくようなトラブルが生じないような帯電特性，保護フィルムの剥離除去のしやすさ，カット時の粘着剤付着防止のために，剥離強度が規定されているが，刊行物２発明の『積み重ね品が互いにくっつくようなトラブル』は静電気を要因とするものであって，本願発明１の課題のブロッキングとは，異なる。」（審決１１頁２９行～３３行）と判断し，引用発明２の「積み重ね品が互いにくっつくようなトラブル」と本願発明の課題のブロッキングとは互いに異なることを明確にした上で，「しかしながら，積み重ねでのくっつきという現象において共通しており，上記周知例３～７にあるが如く，フィルムの取り扱いにおいて，ブロッキング防止を考慮して，適度な表面粗さにすることは，周知・慣用手段である。こうしたことから，刊行物２発明において，ブロッキング防止の観点より，表面粗さＲａを調整し，０．０３μｍ以上とするのは当業者が適宜なし得ることである。」（審決１１頁３４行～１２頁５行）と判断する。
しかし，引用発明２の課題と本願発明の課題とは全く異なり，積み重ねでのくっつきという現象において共通しているとしても，引用発明２の課題から「ブロッキング防止の観点」を導き出すことは決してできない。そして，引用例２には，「ブロッキング防止」という課題について開示も示唆も一切ない。すなわち，引用発明２における「積み重ねでのくっつき」は「静電気によるくっつき」以外には全く想定されておらず，表面粗さに基づくくっつき（すなわち，ブロッキング）は全く意識されていないのであって，このことは，引用例２において，外面の弱剥離面（２）に帯電防止性を付与している（請求項４及び５）ことから明らかである。以上のとおり，審決の上記判断は，引用例２に「ブロッキング防止」という課題があたかも開示あるいは示唆されているかのような誤った前提に基づいたものであって，明らかに誤りである。
また，仮に「周知例３～７にあるが如く，フィルムの取り扱いにおいて，ブロッキング防止を考慮して，適度な表面粗さにすることは，周知・慣用手段である。」という審決の判断自体が事実であるとしても，「静電気によるくっつき」を課題とする引用発明２に基づく容易想到性判断において，表面粗さに基づくくっつき（すなわち，ブロッキング）を課題とする周知例３～７を参酌することは全くの誤りである。
以上のとおり，審決には，本願発明と引用発明２との相違点２についての容易想到性の判断を誤った違法がある。
ウ取消事由３（引用例２に関する手続違背）
審決は，拒絶理由通知書で全く言及されていない引用例２を審決の引用刊行物として扱っているが，これは明らかに不当であるから，審決には手続違背がある。
すなわち，平成２２年７月１日付の拒絶理由通知書（甲１６）において，特許法２９条２項の規定における「下記の刊行物」としては，引用例１（特開平１１－７０６２９号公報）が挙げられているのみである。このため，請求人は，特許法２９条２項の規定における「下記の刊行物」として引用例１のみを認識し，それについて   のみ反論   を行った。   ところ   が，審   決は，   平成２   ２年７   月１日   付の拒   絶理由   通知書（甲１   ６）に   おける   「（２   ）剥離   可能に   できる   ように   接着被   覆する『保護   フィル   ム』につ   いては   ，特開平   ９－１   １３７   ２６号   公報に   ，」と記載   されて   いる箇   所の特   開平９   －１１   ３７２   ６号公   報を引   用例２に該   当する   ものと   して扱   ってい   る。し   かし，   上記拒   絶理由   通知書を客観   的に見   れば，   上記特   開平９   －１１   ３７２   ６号公   報が引   用刊行物であ   るとは   到底認   識でき   ないも   のであ   るから   ，審決   には，   拒絶理由に掲   げられ   ていな   い引用   刊行物   を引用   例とし   て判断   した違   法がある。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由１に対し
ア(ｱ)原告の主張(ｱ)ａにつき
審決が，引用発明１を先行技術として引用したのは，表面粗度（Ｒａ）「０．０３μｍ」という値で本願発明と引用発明１とが共通しているからである。
そして，審決は，周知例３～７に挙げたように，一般に，「フィルム」について，その表面粗さが大きい場合に表裏のブロッキング性が向上する傾向があって，その点を考慮して表面粗さを調整することは周知・慣用手段であることから，引用発明１において，従来のように「保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査」を必要としない場合を想定すれば，ブロッキング防止の観点から，表面粗さＲａを調整し，「０．０３μｍ以上」とするのは当業者が適宜なし得ることである，と判断したものである。
そして，引用例１（甲１）の段落【０００３】の従来技術では保護フィルムを「検査時に一端剥離し，検査終了後に再度貼付」していたものであるから，引用発明１を認定する際に，保護フィルムに光学的配慮を考えなくてよい従来技術をも前提にしている。
したがって，光学的配慮をしない従来技術の保護フィルムを知る当業者であれば，引用発明１においても，従来のように「保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査」を必要としない場合を当然に想定することができるのであって，この点に関する原告の主張は失当である。
(ｲ)原告の主張(ｱ)ｂにつき
確かに，原告の指摘のとおり実施例１～４においてはブロッキングが見られるが，他方，実施例５～７においてはブロッキング性がないとされている。そもそも，一般に，ブロッキングの発生を防止することは周知の課題であって，引用発明１も「積み重ねた状態で保管される・・・際，上下で接触している耐摩耗性層とフィルムとがブロッキング（固着）して取扱性が悪化することがある・・・斯かる問題を回避する」（段落【００３３】）ものであってブロッキングを回避することが指向されている。
また，審決で周知例３～７として挙げたように，一般にフィルムについてその表面粗さが大きい場合に，表裏のブロッキング性が向上する傾向があって，その点を考慮して表面粗さを調整することが従来から周知・慣用手段である。
したがって，この点に関する原告の主張は失当である。
イ原告の主張(ｲ)   につき
そもそも本願発明は，光学部材の裏面構成（材質，面状態）を特定しておらず，実施例は，光学部材の裏面構成は「ポリエステルフィルムのセパレータ」であり，「ポリエステルフィルムからなる保護フィルム」との間のブロッキングを確認しているにすぎない。


このように，本願発明は，光学部材の表面に貼付した保護フィルムと接する，光学部材の裏面構成（材質，面状態）が特定されていない以上，本願発明のＲａ数値の規定に格別な技術的意義，正確な臨界的な意義を認めることはできないものというべきであるから，この点に関する原告の主張は失当である。
ウ原告の主張(ｳ)   につき
審決は，引用発明１に対して，ブロッキング防止のための周知の手法（周知例３～７）を適用する際に，本願発明の数値限定の臨界的意義を併せて検討し，付言したにすぎない。
すなわち，本願発明において，互いに接する面の具体的な材質等が特定されていないと，表面粗さだけの数値範囲をいくら厳密に規定しても，その数値範囲ではブロッキング防止ができない材質等のものまでを，本願発明が包含することになる。その場合，本願の課題と発明構成との間に齟齬が生じることになり，数値範囲の限定的意義が不明確なものとなって確認することができない。審決はその観点から，本願発明を検討したのであり，その結果，本願発明の数値範囲の限定意義，特に臨界的意義，作用効果を認めることができないことを確認したものにすぎない。したがって，この点に関する原告の主張は失当である。
(2)取消事由２に対し
原告は，引用例２にはブロッキング防止という課題は開示も示唆も一切ないから，引用発明２に基づく容易想到性判断において，表面粗さに基づくくっつき（すなわちブロッキング）を課題とする周知例３～７を参酌することは全くの誤りである旨主張する。
しかし，引用例２は静電気を対象としたものであるものの，偏光板を保護するフィルムにおいてフィルム同士がくっつくことが問題であること，このような問題を解消する必要があることが開示されている。そして，審決で示した周知例３～７にあるとおり，フィルムの取扱いにおいてブロッキングという現象によりフィルム同士がくっつく問題があること，その防止を考慮して適度な表面粗さにすることは，周知の技術事項である。そうすると，ブロッキング防止という一般的な課題を解消するために，引用例２に周知技術を適用することが容易想到ということができるだけでなく，フィルム同士のくっつきを防止する必要があるという引用例２の示唆に従い，周知技術を引用例２に付加する動機付けが存することも明らかである。したがって，この点に関する審決の判断に誤りはなく，原告の上記主張は失当である。
(3)取消事由３に対し
平成２２年７月１日付の拒絶理由通知書（甲１６）には，「理由」として，「（２）剥離可能できるように接着被覆する『保護フィルム』については，特開平９－１１３７２６号公報に，『偏光板または位相差板の表面保護フィルム』として，『役目を果たした表面保護フィルムを剥離除去する』ものであって，『積み重ね品が互いにくっつくようなトラブルを生じないようにした』もので，表面を弱剥離性だけでなく帯電防止性も有するように構成したものが記載されており，刊行物１に記載された発明に換えて，これを主たる引用例としても，周知のフィルムのブロッキング防止対策として，表面粗さを調整して，本願の請求項１～４の構成とすることは容易である。」と記載され，引用例１に換わる主たる引用例として引用例２が挙げられている。また，上記拒絶理由通知書を形式的に見ても，引用例１を挙げた項番（１）と同格の項番（２）において引用例２が引用刊行物として挙げられているから，いずれにしても，拒絶理由通知書を客観的に見れば，引用例２が引用刊行物と認識できることは明らかである。
したがって，この点に関する原告の主張は失当である。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)   （特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
２容易想到性の有無
審決は，本願発明は引用発明１又は引用発明２及び周知技術（周知例３～７）等に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に想到できるとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。なお，検討の順序として，審決は上記のとおり引用発明１と引用発明２とを「又は」として選択的な対照発明とし，原告主張の取消事由も引用発明１と引用発明２とに分けてなされているので，以下においてもこれに従うこととする。
(1)本願発明の意義
ア本願明細書（公開特許公報，甲８）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
【請求項１】前記第３，１(2)のとおり。
(ｲ)発明の詳細な説明
・【発明の技術分野】
「本発明は，積み重ねによるブロッキングを生じにくくて液晶表示装置等の組立効率に優れる光学部材に関する。」（段落【０００１】）
・【発明の背景】
「液晶表示装置（ＬＣＤ）の形成などに用いられる偏光板や位相差板等は，品質のバラツキ防止やＬＣＤ組立等の効率化などを目的に，例えば偏光板と位相差板を粘着層を介して予め積層した楕円偏光板や，偏光板に液晶セル等の他部材と接着するための粘着層を予め付設した光学素材などとして用いられるが，その場合に光学素材の表面が損傷されないように保護フィルムで接着被覆した光学部材として実用に供されている。」（段落【０００２】）
・「しかしながら，従来の光学部材にあってはそれを積み重ねて輸送又は保管した後それを液晶表示装置の自動組立作業等に供すると，ブロッキングのために光学部材を単位毎に分離できずに複数単位を取り込み，組立装置がその異常を検知して組立ラインが停止し，組立効率を低下させる問題点があった。」（段落【０００３】）
・【発明の技術的課題】
「本発明は，ブロッキングを生じ難くて積み重ねた状態で輸送や保管等を行ってそれを液晶表示装置等の自動組立作業に供しても，その積み重ね体より光学部材を単位毎に円滑に分離できて複数単位の取り込みによる組立ラインの停止を回避でき，液晶表示装置等を組立効率よく製造することができる光学部材の開発を課題とする。」（段落【０００４】）
・【課題の解決手段】
「本発明は，光学素材の表面，特にその片面を外表面の表面粗さＲａが０．０３μm以上の保護フィルムにて接着被覆してなり，必要に応じ光学素材の他面に粘着層を介しセパレータを有することを特徴とする光学部材を提供するものである。」（段落【０００５】）
・【発明の効果】
「本発明の光学部材によれば，積み重ねた状態で輸送や保管等に供しても，保護フィルムの外表面に付与した粗面がブロッキングを防止し，その積み重ね体を液晶表示装置等の自動組立作業に供して光学部材をその単位毎に円滑に分離でき，複数単位の取り込みによる組立ラインの停止を回避できて液晶表示装置等を組立効率よく製造することができる。」（段落【０００６】）
・【発明の実施形態】


「本発明による光学部材は，光学素材の表面，特にその片面を外表面の表面粗さＲａが０．０３μm以上の保護フィルムにて接着被覆してなり，必要に応じ光学素材の他面に粘着層を介しセパレータを有するものからなる。その例を図１～図３に示した。１が保護フィルム，２が偏光板，３，３１，３２が粘着層，４がセパレータ，５が位相差板，６が輝度向上板である。」（段落【０００７】）
・【図１】光学部材例の断面図
・【図２】他の光学部材例の断面図
・【図３】さらに他の光学部材例の断面図
・「光学素材は，例えば偏光板や位相差板，それらを積層した楕円偏光板や輝度向上板等の液晶表示装置の形成などに用いられる適宜なものであってよく，その種類について特に限定はない。・・・。」（段落【０００８】）
・「本発明による光学部材は，損傷防止等を目的に光学素材の表面を外表面の表面粗さＲａが０．０３μm以上の保護フィルムにて接着被覆したものである。保護フィルムは，光学素材の表裏両面に設けうるが，一般には図例の如く保護フィルム１を光学素材の片面に設けて，光学素材の他面にはセパレータ４にて仮着カバーした粘着層３を設けた形態とされる。」（段落【００２７】）
・「前記において保護フィルムは，保護基材のみにても形成しうるが一般には，保護基材に粘着層を設けてその粘着層と共に保護基材を光学素材より剥離できるように形成される。一方，セパレータはそれが接着する粘着層３との界面で剥離できるように形成される。」（段落【００２８】）
・「従って通例，保護フィルムの場合にはその剥離で光学素材の表面が露出し，セパレータの場合にはその剥離で粘着層が光学部材に残存して，その粘着層を液晶セル等の他部材との接着に利用することができる。なお保護フィルムについてもセパレータの如く，それが接着する粘着層を光学素材に残存させるように形成することもできる。」（段落【００２９】）
・「保護フィルムを形成する保護基材には，例えばプラスチックフィルムやゴムシート，紙や布，不織布やネット，発泡シートや金属箔，それらのラミネート体等の従来に準じた適宜な薄葉体を用いることができる。‥‥。」（段落【００３６】）
・「一方，粘着層面を仮着カバーするセパレータは，粘着層を実用に供するまでの間，その汚染を防止することなどを目的とする。セパレータの形成は，前記の保護基材に準じた適宜な薄葉体に，必要に応じシリコーン系や長鎖アルキル系，フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤による剥離コートを設ける方式などにより行うことができる。」（段落【００３８】）
・【実施例】
「実施例１厚さ８０μm   のポリビニルアルコールフィルムをヨウ素水溶液中で５倍に延伸処理して形成した偏光フィルムの両側にポリビニルアルコール系接着層を介してトリアセチルセルロースフィルムを接着してなる厚さ約１８０μmの偏光板の片面に，厚さ５０μmのポリエステルフィルムの裏面に厚さ２０μmのアクリル系粘着層を設けてなる保護フィルムをその粘着層を介して接着した。」（段落【００４１】）
・「次に前記偏光板の他面に，厚さ３８μmのポリエステルフィルムからなるセパレータの裏面にシリコーン系剥離コートを介し厚さ２５μmのアクリル系粘着層を設けてそれをセパレータと共に接着して光学部材を得た。なお前記した保護フィルムの外表面の表面粗さＲａは，表面粗さ計（東京精密社製，サーフコム，以下同じ）による測定にて０．０６μmであった。」（段落【００４２】）
・「比較例
保護フィルムとして，外表面の表面粗さＲａが０．０２μmのものを用いたほかは実施例１に準じて光学部材を得た。」（段落【００４６】）
・「評価試験
実施例，比較例で得た光学部材の３０単位を順次積み重ねてそれをポリエチレン製内袋と防湿アルミ製外袋とで減圧下に密封処理して４８時間放置したのち開封して，ブロッキングの有無を調べた。その結果を次表に示した。」（段落【００４７】）
・「              実施例１実施例２実施例３   実施例４比較   例ブロッキング   なし     なし     なし     なし    あり    」
（段落【００４８】）
・「前記において，比較例では保護フィルム面を介して各単位がブロッキングしていたが，実施例１～４ではブロッキングせず，その積み重ね体を自動接着処理機に供して各単位毎にスムーズに分離して液晶セルに接着処理でき複数単位の取り込みによる装置のストップは生じなかった。」（段落【００４９】）
イ上記記載によると，本願発明は，液晶表示装置（ＬＣＤ）の形成などに用いられる偏光板や位相差板等の光学素材の表面が損傷されないように接着被覆された保護フィルムに関し，保護フィルムの外表面に付与した粗面がブロッキングを防止し，その積み重ね体を液晶表示装置等の自動組立作業に供して光学部材をその単位ごとに円滑に分離でき，複数単位の取込みによる組立ラインの停止を回避して液晶表示装置等を効率よく製造するために，光学素材の表面，特にその片面を外表面の表面粗さＲａが０．０３μm以上の保護フィルムにて接着被覆する，という発明であると認めることができる。
(2)引用発明１の意義
ア引用例１（甲１）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
・【請求項１】液晶表示板の偏光板または位相差板の表面に貼着して使用される液晶表示板表面保護フィルムであって，厚さが５～５０μｍの二軸配向ポリエステルフィルムの一方の表面に耐摩耗性層が設けられ且つ他方の表面に粘着層が設けられた積層フィルムから成り，上記の二軸配向ポリエステルフィルムはレターデーション値が３０～１０，０００ｎｍであり，上記の耐摩耗性層は表面抵抗率が１×１０１０Ω未満であり，上記の積層フィルムは全光線透過率が８０％以上であることを特徴とする液晶表示板表面保護フィルム。・【請求項６】耐摩耗性層のポリエステルフィルムに対する摩擦係数が０．３以下である請求項１～５の何れかに記載のフィルム。・【請求項７】耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）が０．０３μｍ以下である請求項１～６の何れかに記載のフィルム。
(ｲ)発明の詳細な説明
・【発明の属する技術分野】
「本発明は，液晶表示板表面保護フィルムに関するものであり，詳しくは，液晶表示板の偏光板または位相差板の表面に貼着することにより，偏光板または位相差板の表面を保護するために使用される液晶表示板表面保護フィルムに関するものである。」（段落【０００１】）
・【従来の技術】


「通常，液晶表示板は，２枚の基板の間に液晶を封入した液晶セルの両面に偏光板または位相差板を積層することによって作製される。そして，流通過程やコンピューター，ワープロ，テレビ等の各種表示機器の組み立て工程における偏光板または位相差板の表面の擦傷防止や塵芥付着防止のため，偏光板または位相差板の表面には保護フィルムが貼着される。斯かる保護フィルムは，偏光板または位相差板の保護の役目を果たした後においては不要物として剥離除去される。通常，保護フィルムの剥離除去は，保護フィルムに粘着テープを押し付けて当該粘着テープを持ち上げる方法により行われる。」（段落【０００２】）
・「従来，上記の保護フィルムとして，ポリエチレンフィルム，エチレン－酢酸ビニル共重合体フィルム等が使用されている。しかしながら，これらの保護フィルムは，液晶表示板の表示能力，色相，コントラスト，異物混入などの光学的評価を伴う検査には支障を来すことがあるため，検査時に一旦剥離し，検査終了後に再度貼付しなければならない欠点がある。」（段落【０００３】）
・「特開平４－３０１２０号公報には，光学的評価を伴う検査時に剥離する必要がない保護フィルムとして，光等方性基材フィルムに光等方性粘着性樹脂層を積層した保護フィルムが提案されている。しかしながら，この保護フィルムは，基材フィルムとして，流延法により製膜され，従って，殆ど配向しておらずに非晶質に近い状態のフィルムを使用しているため，耐薬品性，耐擦傷性などの点で十分とは言えない。」（段落【０００４】）
・【発明が解決しようとする課題】
「本発明は，上記実情に鑑みなされたものであり，その目的は，取扱性に優れ，光学的評価を伴う液晶表示板の検査が容易であり，液晶表示板へのゴミの付着防止に優れる等の特性を有する，液晶表示板表面保護フィルムを提供することにある。」（段落【０００５】）
・【発明の実施の形態】
「本発明において，耐摩耗性層のポリエステルフィルムに対する摩擦係数は０．３以下であることが好ましい。その理由は次の通りである。耐摩耗性層形成工程を経たフィルムは，粘着層形成工程に搬入される前に積み重ねた状態で保管される。耐摩耗性層の摩擦係数が０．３を超える場合は，上記の保管の際，上下で接触している耐摩耗性層とフィルムとがブロッキング（固着）して取扱性が悪化することがある。そこで，本発明においては，斯かる問題を回避するため，耐摩耗性層のポリエステルフィルムに対する摩擦係数の調節が推奨される。耐摩耗性層のポリエステルフィルムに対する摩擦係数は，好ましくは０．２５以下である。」（段落【００３３】）
・「本発明において，耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）は０．０３μｍ以下であることが好ましい。すなわち，耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）が０．０３μｍを超える場合は，透明性の低下に伴い，フィルムの厚さ及びレターデーション値が前記の範囲であっても，保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査において問題を起こすことがある。そこで，本発明においては，保護フィルムを貼付した状態での上記の検査を全く問題なしに行うため，耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）を調節することが推奨される。耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）は，好ましくは０．０２５μｍ以下である。」（段落【００３４】）・「本発明において，粘着層の粘着力は，耐摩耗性層に粘着テープを押し付けて当該粘着テープを持ち上げた際，偏光板または位相差板の表面から粘着層が二軸配向ポリエステルフィルムと共に剥離除去される様な範囲に調節される。この場合，偏光板または位相差板と粘着層との間の粘着力は，５～２００ｇｆ／５０ｍｍの範囲にするのが好ましい。そして，粘着層の表面には，その取扱性の便宜を図る観点から，公知の離型フィルムが積層される。」（段落【００４４】）・「上記の様に構成された本発明の積層フィルム（液晶表示板表面保護フィルム）は全光線透過率（ＴＬ）が８０％，好ましくは８５％以上である。その結果，液晶表示板の表示能力，色相，コントラスト，異物混入などの光学的評価を伴う検査は，偏光板または位相差板の表面に保護フィルムを貼付したまま行うことが出来る。」（段落【００４５】）
・【実施例】
「（１２）ブロッキング性：耐摩耗性層を形成したポリエステルフィルムを２枚重ね，下側のフィルムを固定し，上側のフィルムを指で押さえて滑らせ，耐摩耗性層とポリエステルフィルムとの間のブロッキングの有無を調査した。」（段落【００５９】）
・「実施例１～４及び比較例１～５の結果を表で示す。」（段落【００８１】）
・【表１】
・【表２】
・「実施例５～７の結果を表３及び表４に示す。」（段落【００９１】）
・【表３】
・【表４】
イ上記記載によれば，引用発明１は，液晶表示板において偏光板又は位相差板の表面の擦傷防止や塵芥付着防止のために貼着される保護フィルムが光学的評価を伴う検査には支障を来すことがあったことから，取扱性に優れ，光学的評価を伴う液晶表示板の検査が容易であり，液晶表示板へのゴミの付着防止に優れる等の特性を有する保護フィルムを提供するために，液晶表示板の偏光板又は位相差板の表面に貼着して使用される液晶表示板表面保護フィルムであって，厚さが５～５０μｍの二軸配向ポリエステルフィルムの一方の表面に耐摩耗性層が設けられ，かつ他方の表面に粘着層が設けられた積層フィルムから成り，上記の二軸配向ポリエステルフィルムはレターデーション値が３０～１０，０００ｎｍであり，上記の耐
摩耗性層は表面抵抗率が１×１０
１０Ω未満であり，上記の積層フィルムは
全光線透過率が８０％以上であり，耐摩耗性層のポリエステルフィルムに対する摩擦係数が０．３以下であり，耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）が０．０３μｍ以下であり，偏光板又は位相差板の保護の役目を果たした後においては不要物として剥離除去される，液晶表示板表面保護フィルムを，液晶表示板の偏光板又は位相差板の表面に貼着した液晶表示板の偏光板又は位相差板という発明であると認めることができる。
(3)周知例３～７記載の技術内容
ア周知例３（甲３）には，次の記載がある。
・【請求項１】表面粗さが少なくとも中心線平均粗さ（測定長さ３０μｍ）で０．０７μｍであるエチレンとラジカル重合性化合物からなる共重合体を有することを特徴とする粗面フィルム。
・「前記表面粗度を示す中心線平均粗さの値が０．０７μｍよりも小さくなると，ブロッキングが生じ易くなり，フィルム間の滑りが低下し取扱い上困難をきたす。」（段落【００３０】）
イ周知例４（甲４）には，次の記載がある。


・「次に本発明の低結晶性ポリエステルの突起平均高さは０．０１～１．０μｍ，より好ましくは０．０３～０．８μｍであるのがよい。突起平均高さが０．０１μｍ未満ではフィルムの滑性が悪くなり好ましくない。また１．０μｍを越えると透明性が悪くなり好ましくない。」（段落【００１２】）
ウ周知例５（甲５）には，次の記載がある。
・「本発明の二軸延伸ポリプロピレンフィルムの，その少なくとも一方の表面の，表面粗さの平均値が２０～１００ｎｍの範囲であることが必要であり，２５～８０ｎｍの範囲であることが好ましく，さらに３０～７０ｎｍの範囲であることがより好ましい。表面粗さの平均値が２０ｎｍ未満の場合は，耐ブロッキング性改良の効果が得られない。逆に，１００ｎｍを超える場合は，製袋加工時に，製袋機のガイドロールや三角折り込み板等に，摩擦によって白粉（樹脂の削れ粉）による汚れの発生する問題が生じる。上記の表面粗さの平均値とは，前述の原子間力顕微鏡を用いて１μｍ四方の面積を測定した原子間力顕微鏡（凹凸）像について粗さ解析した値であり，詳しくは，１μｍ四方の面積の全測定点（５１２×５１２点）の高さ（粗さ値）の平均値を計算し，これを二軸延伸ポリプロピレンフィルムの任意の１５点で行い，その平均値を表面粗さの平均値とした。」（段落【００１０】）
エ周知例６（甲６）には，次の記載がある。
・「・・・，本発明のフィルムにおいて，Ａ層により構成される表層の一方の面の表面粗度Ｒａは，０．０３０～０．５０μｍ，好ましくは０．０４０～０．４０μｍ，さらに好ましくは０．０５０～０．３０μｍの範囲である。Ｒａが０．０３０μｍ未満では，傷発生やフィルム同士のブロッキングによる取扱い性悪化の問題が生ずるようになる。Ｒａが０．５０μｍを超えると写真画像品質の低下をもたらすため好ましくない。」（段落【００２８】）
オ周知例７（甲７）には，次の記載がある。
・「しかし単に基材層を上記のような低密度ポリエチレンで構成するだけでは，板傷発生防止効果，優れた寸法安定性は得られるものの，十分な巻戻し性（耐ブロッキング性）は得られない。本発明では，優れた巻戻し性も同時に確保するために，基材層の表面粗さが，中心線平均粗さＲａにて０．０８ないし２．００μｍの範囲に特定される。つまり，基材層の表面を，適度に大きく粗らすことにより，ブロッキングしにくい表面が得られ，巻戻し性が向上される。」（段落【００１１】）
(4)取消事由１に対する判断
原告は，取消事由１として，本願発明と引用発明１との相違点１についての容易想到性判断の誤りを主張する。
ア本願発明の内容は前記第３，１(2)のとおり，「光学素材の表面を外表面の表面粗さＲａが０．０３μｍ以上の保護フィルムにて，剥離できるように接着被覆してなることを特徴とする光学部材」であり，一方，引用発明１の内容は審決写し記載のとおり「液晶表示板の偏光板または位相差板の表面に貼着して使用される液晶表示板表面保護フィルムであって，厚さが５～５０μｍの二軸配向ポリエステルフィルムの一方の表面に耐摩耗性層が設けられ且つ他方の表面に粘着層が設けられた積層フィルムから成り，上記の二軸配向ポリエステルフィルムはレターデーション値が３０～１０，０００ｎｍであり，上記の耐摩耗性層は表面抵抗率が１×１０１０Ω未満であり，上記の積層フィルムは全光線透過率が８０％以上であり，耐摩耗性層のポリエステルフィルムに対する摩擦係数が０．３以下であり，耐摩耗性層の表面粗度（Ｒａ）が０．０３μｍ以下であり，偏光板または位相差板の保護の役目を果たした後においては不要物として剥離除去される，液晶表示板表面保護フィルムを，液晶表示板の偏光板または位相差板の表面に貼着した液晶表示板の偏光板または位相差板」であるところ，その間の相違点（相違点１）は，審決が認定したとおり，「外表面の表面粗さＲａにつき，本願発明は，「０．０３μm以上」であるのに対し，引用発明１は，「０．０３μｍ以下」である点」（相違点１）である。そうすると，本願発明と引用発明１とは，少なくとも外表面の表面粗さＲａの範囲が「０．０３μｍ」である点では同一である。また，引用発明１（甲１）で，Ｒａの範囲を「０．０３μｍ以下」としたのは，引用例１の段落【００３４】にあるとおり，Ｒａが０．０３μｍを超える場合は保護フィルムを貼付した状態での光学部材の光学的評価を伴う検査において問題を起こすという課題を前提として，Ｒａの範囲を「０．０３μｍ以下」とすることによって保護フィルムを貼付した状態で検査を行うことを可能とするためであるとされる。
そうすると，当業者であれば，保護フィルムを貼付した状態で検査を行う必要がなければ，Ｒａが「０．０３μｍ以下」でないものであっても保護フィルムとして使用できると理解すると考えられる。そして，周知例３～７のとおり，本願の出願当時（平成１１年６月９日），一般に，プラスチックフィルムについて，その表面を適度の粗らさにすることによりブロッキングしにくい表面が得られることは周知と認められ，周知例６にはＲａが０．０３μｍ未満ではフィルム同士のブロッキングによる取扱性が悪化するという問題が生じることも示されているから，引用発明１において，従来のように「保護フィルムを貼付した状態での光学的評価を伴う検査」を必要としない場合に，ブロッキング防止の観点から，表面粗さＲａを適宜調整し，０．０３μｍ以上とすることは当業者が容易に想到し得ることと認められる。
したがって，相違点１に関する審決の判断に誤りはない。
イ原告の主張に対する補足的説明
(ｱ)原告の主張(ｱ)について
ａ原告の主張ａに関し
原告は，引用例１の段落【０００３】は，「検査時に一端剥離し，検査終了時に再度貼付しなければならない欠点がある」という「従来技術における欠点」を述べたものであるから，本願発明を知らない当業者が初めて引用例１を見た場合，従来技術の欠点である「検査時に一端剥離し，検査終了時に再度貼付」という行為を行わずに済むことを目的として完成された引用発明１について，わざわざその欠点である行為を行ってみようと試みることは決して想定し得ない旨主張する。


しかし，引用例１の段落【０００５】に「本発明は，上記実情に鑑みなされたものであり，その目的は，取扱性に優れ，光学的評価を伴う液晶表示板の検査が容易であり，液晶表示板へのゴミの付着防止に優れる等の特性を有する，液晶表示板表面保護フィルムを提供することにある。」と記載されているとおり，引用発明１の課題は「光学的評価を伴う液晶表示板の検査が容易」な表面保護フィルムを得ることだけでなく，「液晶表示板へのゴミの付着防止に優れる」表面保護フィルムを得ることでもある。そして，引用発明１においてＲａを「０．０３μｍ以下」と限定する理由は，「光学的評価を伴う液晶表示板の検査が容易」な表面保護フィルムとするためである（段落【００３４】）から，当業者であれば，引用例１の段落【０００３】に記載された従来技術の検査方法に従う場合であれば，Ｒａの値を満足しないものでも，「液晶表示板へのゴミの付着防止に優れる」表面保護フィルムとして使用できることを理解できるというべきである。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
また，原告は，仮に引用発明１において「光学的評価を伴う液晶表示板の検査を容易にする」という課題を意識的に排除するという考え方が妥当であったとしても，引用例１において，ブロッキング防止のために，表面粗さが「０．０３」μｍ以上とする根拠はどこにもないと主張する。
しかし，引用例１には，Ｒａが「０．０３μｍ以下」の表面保護フィルムに関して記載されているから，当業者であれば，引用例１に記載された表面保護フィルムの発明と重ならない範囲，すなわちＲａが「０．０３μｍ以上」の表面保護フィルムを特定することに格別の困難性はない。
したがって，原告の上記主張も採用することができない。
ｂ原告の主張ｂに関し
原告は，引用発明１においては，実施例１～４において，ブロッキングが見られることを理由として，引用発明１においてブロッキングが見られることは好ましくない状況では決してないと主張する。しかし，引用発明１では，「積み重ねた状態で保管される・・・際，上下で接触している耐摩耗性層とフィルムとがブロッキング（固着）して取扱性が悪化することがある。そこで，本発明においては，斯かる問題を回避するため，」（段落【００３３】）と記載されているとおり，ブロッキング防止にも関心を示し，実施例についてブロッキングの有無を調査した上（段落【００５９】），実施例５～７（表３）においてはブロッキング性がないことが示されているのであるから，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)原告の主張(ｲ)について
原告は，本願発明には，Ｒａを０．０３μｍ以上とすることによって連続稼働下での安定した分離性が要求される非常に高度なブロッキング防止レベルを発現できるという，格別な技術的意義が存在する旨主張する。
しかし，本願明細書（甲８）の段落【００４１】，【００４２】，【００４６】～【００４９】によれば，実施例では，光学素材の表面に「厚さ５０μmのポリエステルフィルム」の保護フィルムを粘着層を介して接着し，光学素材の他面に，粘着層を介して剥離コート層を有する「厚さ３８μmのポリエステルフィルム」を基材とするセパレータを接着して光学部材を製造すること，保護フィルムの外表面粗さＲａが０．０６μmのものが使用されていること，他方，比較例ではＲａが０．０２μｍのものが使用されていること，そして，実施例１～４，比較例について，積み重ねたときのブロッキングの有無について評価が記載され，評価試験の結果はＲａが０．０６である実施例ではブロッキングが「なし」であり，Ｒａが０．０２である比較例は「あり」である旨が記載されているように，本願明細書の実施例において，光学部材がブロッキングしないという効果が具体的に示されているのは，「厚さ５０μmのポリエステルフィルム」の保護フィルムと「厚さ３８μmのポリエステルフィルム」を基材とするセパレータとの間のブロッキングに関してである。そこで，本願発明が特許請求の範囲に記載されたとおりのものであるとすると，本願発明には光学部材がセパレータを有することも，保護フィルムやセパレータの材質がポリエステルフィルムのようなプラスチックフィルムであることも限定されていない。仮に本願発明の光学部材をセパレータを有するものに限定して解釈したとしても，本願明細書の段落【００３６】及び【００３８】記載のとおり，セパレータの材質には，布，不織布，ネットなど，一般的にはプラスチックフィルムとブロッキングしないと考えられるものまで記載されている。また，同様に，保護フィルムの基材として布，不織布，ネットなどを使用した場合，セパレータの材質としてどのようなものを使用したとしても，ブロッキングは生じないと考えられる。
そうすると，原告の主張する，本願明細書の実施例で示されているブロッキングしないという効果は，本願発明のうち，保護フィルムとセパレータとして限られた材質の組合せが使用される場合のみに考慮されるものであって，本願発明全体の効果として参酌されるものではない。したがって，本願発明には原告の主張するような技術的意義があるとはいえないから，原告の上記主張は採用することができない。この点に関し原告は，さらに，光学部材の裏面の材質や面状態は，客観的かつ常識的な範囲で当業者であれば予測がつく程度の範囲のものであり，現実的には実施例で評価しているようなプラスチック製のフィルムやセパレータであることは当業者であれば容易に想到し得る範囲のものであるとして，光学部材を実施例記載のものに限定解釈すべきである旨主張する。
しかし，フィルム同士のブロッキングに関して，周知例３の段落【００３０】及び周知例６の段落【００２８】には，フィルムの表面粗度Ｒａの値とブロッキングとの関係についてはＲａが大きい方がフィルム同士のブロッキングが抑えられることが示されている。そうすると，仮に本願発明を原告が主張するように解釈し，保護フィルムやセパレータの材質をプラスチック製のフィルムに限定して検討したとしても，本願明細書の実施例に示されているプラスチックフィルム同士のブロッキングに関する効果は，周知例３及び周知例６から見て当業者が予期し得るものである。
したがって，原告の上記主張も採用することができない。
(ｳ)原告の主張(ｳ)について


言渡平成   27年1   月21日
交付平成   27年1   月21日
裁判所書記官
平成２６年(ワ)第１１６号クロレラチラシ配布差止等請求事件
口頭弁論終結の日平成２６年１１月１１日
判          決
主          文
１被告は，別紙１の１に記載の媒体において，同１の２に記載の内容を表示してはならない。
２被告は，第三者をして，別紙１の１に記載の媒体において，同１の２に記載の内容を表示させてはならない。
３被告は，別紙２に記載のとおりの広告を，別紙３に記載の条件で１回配布せよ。
４訴訟費用は，被告の負担とする。
事           実
第１当事者の求めた裁判
１請求の趣旨
(1)主文と同じ。
(2)仮執行宣言。
２請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第２当事者の主張
【請求原因】
１当事者
原告は，平成１９年１２月２５日，消費者契約法１３条１項に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である。
被告は，健康食品の小売販売等を目的とする株式会社であり，不当景品類及び不当表示防止法（以下「景表法」という｡）２条１項及び消費者契約法２条２項の「事業者」に該当する。
２「サン・クロレラＡ」や「サン・ウコギ」等の販売被告は，不特定多数の消費者に対し，クロレラを含有する「サン・クロレラＡ」やウコギを含有する「サン・ウコギ」等の商品（以下，被告が販売する商品を「被告商品」という｡）を販売している。
被告商品は，いずれも，薬事法（昭和３５年法律第１４５号。平成２５年法律第８４号が平成２６年１１月２５日施行されたことにより，法律名が「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」となった。以下，同法による改正の前後を通じて「薬事法」という｡）２条１項１号所定の医薬品ではないし，薬事法１４条１項による承認を受けて製造販売されているわけでもない（なお，以下，本判決において「医薬品」という場合は，薬事法２条１項２号所定の「人…の疾病の診断，治療又は予防に使用されることが目的とされている物」又は同項３号所定の「人…の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」を指し，医薬品に関する「承認」とは薬事法１４条１項による承認を指す｡）。
３被告による新聞折込チラシの作成配布
(1)日本クロレラ療法研究会（以下「クロレラ研究会」という｡）という組織が作成したという体裁で，不特定多数の消費者に向け，クロレラやウコギの薬効を説明した新聞折込みのチラシ（以下「研究会チラシ」という｡）が定期的に配布されている。
(2)研究会チラシには，クロレラ（Ｃ．Ｇ．Ｆ．）には「病気と闘う免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」「高血圧・動脈硬化の予防」「肝臓・腎臓の働きを活発にする」等の薬効があり，ウコギには，「神経衰弱・自律神経失調症改善作用」「ホルモンバランス調整」「抗ストレス作用・疲労回復作用」「鎮静作用による緊張の緩和・睡眠安定」「抗アレルギー作用」等の薬効があることが記載されている。さらに，研究会チラシには，クロレラ（Ｃ．Ｇ．Ｆ．）やウコギを服用すれば，腰部脊   柱管狭   窄症，   肺気腫   ，自律   神経失   調症，   高血圧   などの   慢性的な疾患の症状が改善されるとの薬効も記載されている(3)クロレラ研究会は被告の会社組織の一部に過ぎないから，研究会チラシを作成し配布したのは被告自身である。その理由は次のとおりである。クロレラ研究会の会長である「二代目Ａ」は被告取締役Ｂと同一人物であり，クロレラ研究会の京都本部は被告本店所在地にある。また，研究会チラシに表示されたクロレラ研究会の電話番号の回線契約者は被告である。さらに，クロレラ研究会に資料請求すると，クロレラ研究会作成名義の資料（甲１１の１ないし９）が送付されてくるだけでなく，被告商品のカタログ（甲９の１）や注文書（甲９の２ないし４）が送付されてくるのである。４研究会チラシが被告商品の内容を表示するものであること(1)研究会チラシでは，「クロレラ」「ウコギ」という一般的な原材料の表示がされているだけであるが，この原材料の名称は被告商品である「サン・クロレラＡ」「サン・ウコギ」の商品名と類似している。また，研究会チラシでは，被告の独自技術とされている細胞壁破砕技術を用いた細胞壁破砕クロレラが紹介されているし，被告は，クロレラを用いた商品を販売する会社であるとして知名度が高いから，研究会チラシを見た一般消費者は，研究会チラシを被告商品のチラシであると認識すると考えられる。(2)研究会チラシに従ってクロレラ研究会に資料請求すると，被告商品のカタログや申込書等が送付され，それに基づき被告商品の購入を申し込めるのである。このような一連の流れからすると，研究会チラシにおけるクロレラやウコギの薬効についての記載は，実質的には，その後に送付されてくる被告商品の薬効を宣伝するものである。
(3)したがって，研究会チラシは，被告商品の品質や内容を表示するものとして配布されるものであり，かつ，消費者契約の締結について勧誘をするに際して配布されるものでもある。
５研究会チラシの配布が優良誤認表示又は不実告知に当たること(1)被告は，被告商品を販売する目的で研究会チラシを作成したのであるから，その記載内容が事実であることを直ちに証明できて然るべきである。このため，原告において積極的な立証をしなくても，被告が研究会チラシの内容を証明するに足りる証拠を提示できない場合には，「実際のもの…よりも著しく優良であると誤認させる表示」（景表法１０条１号。以下単に「優良誤認表示」という｡）をした，あるいは「重要事項について事実と異なることを告げ」た（消費者契約法４条１項１号。以下単に「不実告知」という｡）と事実上推定される。


(2)また，研究会チラシの内容は，承認を受けた医薬品でなければ表示することが許されないものであるから，研究会チラシによる表示は，その承認を受けていない商品であるにも関わらず，これを受けているかのように誤認させるものであって，優良誤認表示又は不実告知に該当する。(3)さらに，研究会チラシに記載された効用内容のうち「免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」「疲労   回復作   用」に   ついては，仮にこ   れが医   薬品的   な効能効果   を表示   するも   のでな   いとし   ても，「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し，その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの（以下「特定保健用食品」という｡）」に該   当する（   健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令２条１項５号）。そして，特定保健用食品は，食品衛生法上，保健機能食品に該当するところ（食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令１条１項１３号），保健機能食品以外の食品にあっては，保健機能食品と紛らわしい名称，栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないとされている（同内閣府令１条６項）。
それにもかかわらず，被告は，特定保健用食品にかかる特別用途表示の許可（健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令４条２項，健康増進法２６条１項。なお，同内閣府令１条により「特定の保健の用途」は「特別の用途」にあたる｡）を得ることなく，研究会チラシにおいて特定の保健目的が期待できる旨を表示しているのであるから，優良誤認表示又は不実告知をしたといえる。
６書面による事前請求
原告は，被告に対し，平成２５年１０月１１日，消費者契約法４１条に定める事項を記載した書面により，別紙１記載の表示の差止を請求し，同書面は，同月１２日に到達した。
７まとめ
よって，原告は，被告に対し，景表法１０条1号又は消費者契約法１２条１項及び同２項に基づき，被告が自ら又は第三者をして別紙１に記載の表示をすることの差止めを求めるとともに，景表法１０条1号に基づき，当該表示の「停止若しくは予防に必要な措置」として別紙２に記載の広告を別紙３に記載の条件で１回配布することを求める。
【請求原因に対する認否】
１請求原因１の事実は認める。
２同２の事実は認める。
３同３の事実は否認する。
研究会チラシは，クロレラ研究会が配布したものであり，被告が配布したものではない。クロレラ研究会は，被告から独立した組織であり，個人情報も被告から独立して管理している。クロレラ研究会に資料請求しても，クロレラ研究会が，資料請求者の承諾を得ることなく，個人情報を被告に提供することはないし，被告商品のカタログを送付することもない。クロレラ研究会への資料請求があった場合に，被告が被告商品のカタログを送付することは，資料請求者が積極的にそれを希望した場合に限られる。
４同４のうち，被告が細胞壁破砕技術を用いた細胞壁破砕クロレラを販売していることは認めるが，その余の事実は否認する。
不当表示規制は営利的表現の自由を規制するものであるから，事業者の活動を不当に萎縮させないよう，限定的に解釈されなければならない。そして，景表法１０条１号は，ある商品表示と比較すべき対象として「実際のもの」だけでなく，「他の事業者に係るもの」を挙げているから，同条の「表示」とは他社の商品等と識別できる程度に特定されている必要がある。研究会チラシは，被告商品の商品名を表示するものではなく，単にクロレラ等の効用を紹介するものに過ぎないから，他社の商品等と識別できる程度の特定はされていない。また，一般消費者にどのような認識を与えるかにより判断すべきであるとしても，その判断に際しては，研究会チラシから看取できる情報のみを基礎にすべきである。「クロレラ」という原材料名を商品名に付けることは一般的であるし，「細胞壁破砕クロレラ」を謳った商品は被告商品以外にも複数存在しているから，これらの表示をもって，一般消費者が，被告商品のチラシであると認識するとは考え難い。
さらに，上記３のとおり，クロレラ研究会に資料請求しても，クロレラ研究会が，資料請求者の承諾を得ることなく，被告商品のカタログを送付することはない。
５同５のうち，被告が特定保健用食品に係る特別用途表示の許可を得ていないことは認め，その余は争う。
優良誤認表示又は不実告知にあたるか否かの立証責任は原告にある。本件では，原告において，クロレラやウコギの効能効果が存在しないことを科学的に立証するのでなければ，優良誤認表示又は不実告知であるとは認められないはずである。被告商品の製造販売につき薬事法１４条１項の承認を得ていないとしても，それだけでは優良誤認表示や不実告知にはあたらない。６同６の事実は認める。
７同７は争う。
理          由
第１認定事実
請求原因１及び２の事実，同４のうち被告が細胞壁破砕技術を用いた細胞壁破砕クロレラを販売している事実は，当事者間に争いはなく，これらの争いのない事実に加え，甲第２，第３，第７，第８号証，第９号証の１ないし５，第１０号証，第１１号証の１ないし９，第１２ないし第２０号証，及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
１クロレラについて
被告は，昭和４８年４月に設立された株式会社であり，創業者は，Ｃという人物であり，創業当初から，クロレラを原料にした健康食品を販売していた。クロレラとは，淡水性で単細胞の緑藻類であり，細胞中にクロロフィルを持っており，活発に光合成を行う生物である。たんぱく質の含有量が高く，ビタミンやミネラルも豊富に含まれているため，健康食品の原料とされることが多い。
被告は，クロレラの細胞壁を破砕し乾燥した粉末を原料として，「サン･クロレラＡ粒」「サン･クロレラＡ顆粒」などの健康食品を製造販売している。
２クロレラ・グロス・ファクターについて
クロレラ・グロス・ファクター（クロレラ成長促進因子。略して「Ｃ．Ｇ．Ｆ．」）とは，クロレラに含まれる核酸やアミノ酸で構成される成分である。被告では，クロレラ・グロス・ファクターがクロレラの含有成分の中で最も価値の高い成分と位置付けており，クロレラ・グロス・ファクターを配合した飲料として「Ｗサン･ゴールド」「Ｗサン･ワカサ」を製造販売している。
３ウコギについて
ウコギとは，一般にはウコギ科の植物の総称である。ウコギは，日本中に生育しており，その根，茎，葉は古くから生薬として摂取されていた。被告は，エゾウコギという北海道東部に自生する灌木から採取した原料を用いて「サン・ウコギ粒」を製造販売している。


被告は，エゾウコギの成分の中でも，根から採取されるエレウテロサイドやイソフラキシジンが有用な成分であるとし，それらを高純度で抽出・凝縮した「サン・ウコギエキス」を製造販売しているほかクロレラ・グロス・ファクターとエゾウコギの有用成分を混ぜた飲料として「サン･クロレラドリンク」を製造販売している。
４アガリクスについて
アガリクスは，ハラタケ属のキノコの総称である。被告では，そのうち「アガリクス・ブラゼイ・ムリル」の品種中の「ヒメマツタケ：岩出１０１株」を原料とし，これにクロレラ・グロス・ファクターを加えた顆粒状の健康食品として「サン･クロレラアガリクス」を製造販売している。
５研究会チラシの内容について
甲第３号証は，平成２５年８月２１日に京都市内で配達された毎日新聞朝刊に折り込まれた研究会チラシであるところ，甲第３号証には，下記のとおりの記載がされている。体験談は，甲第３号証の研究会チラシの表面の３分の２，裏面のほぼ全面を占めている。
近年に新聞折込チラシ又は資料希望者への送付等の方法で配布された研究会チラシは，いずれも，甲第３号証と同様に「解説特報」と題され，下記(1)ないし(5)と同一の記載を含んでいる。
下記(6)の体験談については，研究会チラシによって異なるものが掲載されているが，いずれも様々な慢性的疾患の症状が改善したというものであり，下記(6)のものと大差がない（甲１１の５）。
記(1)慢性病に悩む方々には「クロレラ療法」が勧められる。(2)クロレラは全てが同じものではなく，より品質の良いクロレラを選ぶ必要がある。また，細胞壁破砕クロレラは，通常のクロレラより吸収が良い。(3)クロレラ（クロレラ・グロス・ファクター）には，「病気と闘う免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」「高血圧・動脈硬化の予防」「肝臓・腎臓の働きを活発にする」などの効用がある。(4)ウコギには，「神経衰弱・自律神経失調症改善作用」「ホルモンバランス調整」「抗ストレス作用・疲労回復作用」「鎮静作用による緊張の緩和・睡眠安定」「抗アレルギー作用」などの効用がある。
(5)クロレラとウコギの効用には「相乗効果」がある。(6)体験談（なお，これら体験談で服用された細胞壁破砕クロレラ粒とウコギエキスは，クロレラ研究会が推奨したものであることが，明示又は黙示的に示されている｡）
①細胞壁破砕クロレラ粒とウコギエキスを継続的に服用したところ，腰部脊柱管狭窄症(お尻からつま先までの痛み，痺れ)の症状が改善した（甲第３号証の表面）。
②細胞壁破砕クロレラ粒とＣＧＦ液を継続的に服用したところ，肺気腫の症状が改善した（甲第３号証の表面）。
③細胞壁破砕クロレラ粒とＣＧＦ液とウコギエキスを継続的に服用したところ，自律神経失調症・高血圧の症状が改善した（甲第３号証の表面）。④平成２０年１０月から細胞壁破砕クロレラ粒とＣＧＦ液とウコギエキスを継続的に服用したところ，腰痛，坐骨神経痛の症状が改善した（甲第３号証の裏面）。
⑤平成１７年５月から細胞壁破砕クロレラ粒とＣＧＦエキスとウコギエキスを継続的に服用したところ，糖尿病の症状が改善した（甲第３号証の裏面）。
⑥平成２５年４月から細胞壁破砕クロレラ粒とＣＧＦ液とウコギエキスを継続的に服用したところ，パーキンソン病，便秘の症状が改善した（甲第３号証の裏面）。
⑦平成２３年１０月から細胞壁破砕クロレラ粒３０粒とＣＧＦ・ウコギ混合エキス１００ミリリットルを継続的に服用したところ，間質性肺炎，関節リウマチ，貧血の症状が改善した（甲第３号証の裏面）。⑧前立腺がんのホルモン療法と並行して，アガリクスブラゼイとＣＧＦ液を継続的に服用したところ，前立腺がんの検査数値（ＰＳＡ値）が急激に低下した（甲第３号証の裏面）。
６被告とクロレラ研究会の関係を示唆する事実関係(1)クロレラ研究会は，法人格を有しない団体である。(2)被告は，研究会チラシの作成配布費用だけでなく，クロレラ研究会によるクロレラ等の広報活動に要する費用を全て負担している。(3)被告のすべての従業員がクロレラ研究会の会員となっており，クロレラ研究会は，その活動のために独自に人件費というものを支出していないし，団体としての会計管理や税務申告を行っているわけでもない。(4)被告は，クロレラ研究会が使用するとされている電話番号の回線契約者であり，その電話料金を全て負担している。
(5)クロレラ研究会の京都本部は，被告の本社ビル内にあるとされているが，クロレラ研究会から被告に対し，事務所使用料の支払はされていない。(6)クロレラ研究会富山支部も，被告の事務所内に設置されている。(7)クロレラ研究会のウェブサイトからクロレラ研究会に資料請求をすると，クロレラ研究会が作成したとする多数の資料（甲１１の１ないし９）が送付されてくるほか，被告商品のカタログ（甲９の１）や注文書（甲９の２ないし４）が送付されてくる。
(8)研究会チラシに記載された電話番号に従ってクロレラ研究会に電話で問い合わせると，被告商品の購入を推奨される（甲３，甲７の１１頁）。(9)クロレラ研究会は，被告商品以外の商品のカタログを送付することはない。
第２研究会チラシの配布主体について
１前記第１の６に認定の事実関係に照らせば，クロレラ研究会が，被告とは別個の組織として，被告から独立して存立しているとは考え難い。むしろ，クロレラ研究会は，細胞壁破砕クロレラ粒，ＣＧＦ液，ウコギエキス，ＣＧＦ・ウコギ混合エキス，アガリクスブラゼイ（以下「細胞壁破砕クロレラ粒等」という｡）といった被告商品の宣伝広告活動を行う被告の組織の一部門にすぎないと考えるのが合理的である。
したがって，研究会チラシを配布した者は被告自身であり，前記第１の５に掲記のとおりの細胞壁破砕クロレラ粒等の薬効を表示したのも被告自身であるということになる。
２これに対し，被告は，クロレラ研究会では取得した個人情報を被告から独立して管理しているから，クロレラ研究会と被告とは別の組織であると主張する。しかし，前記認定のとおり，クロレラ研究会に資料請求をすると，被告から被告商品のカタログや注文書が送付されてくるのであるから，クロレラ研究会が被告から独立して個人情報を管理していると認めることはできないし，前記第１の６のとおりの事実が認められるのに，クロレラ研究会と被告が別個独立の組織であると考えるのは困難なことである。被告の上記主張を採用することはできない。
第３研究会チラシの商品表示該当性について


１景表法における商品「表示」とは，「顧客を誘引するための手段として，事業者が自己の供給する商品…の内容…について行う広告その他の表示であって，内閣総理大臣が指定するもの」をいうから（景表法２条４項），本件において景表法１０条１号の優良誤認「表示」があるというためには，まず，研究会チラシが被告商品の内容を「表示」するものであると認められる必要がある。２研究会チラシは日刊新聞紙の折込チラシであるところ，営利法人による新聞折込チラシの配布は，通常，その商品の販売促進を目的とするものであると考えられる。
また，研究会チラシは，クロレラの中にも様々な品質のものがあり，クロレラ研究会が推奨するものを服用したことにより慢性的疾患の症状が改善したことを記載しているのであって，クロレラ研究会が推奨する商品の購入を強く誘導するものである。
そして，クロレラ研究会が購入を推奨するのは被告商品だけであるから，結局のところ，顧客は，研究会チラシの記載に関心を持ってクロレラ研究会と接触すれば，被告商品の購入を勧誘されることになる。
したがって，研究会チラシは，単にクロレラやウコギの成分の効用を人々に知らしめようとする広告ではなく，被告商品の販売促進を目的とするものであり，研究会チラシの記載は，被告商品の内容に関する「表示」と認められる。３これに対し，被告は，研究会チラシには，「クロレラ」や「ウコギ」といった一般的な原材料の記載はされているものの，被告商品の商品名の記載がないから，被告商品の内容を表示するものではないと主張する。しかし，景表法による不当表示に対する規制は，商品を購入させるための不当な誘導を社会から排除し，一般消費者の適正な商品又は役務の選択を確保することを目的とするから，ある広告に，字面上，商品名が記載されていないとしても，その一事から当該広告は商品表示ではないとして規制対象から外すのは相当ではない。
なぜなら，商品名を表示しない広告であっても，多数の消費者が当該広告で行われた不当な説明に誘導されて特定の商品購入に至るという仕組みがある場合には，当該広告をも景表法の規制対象としなければ，景表法の規制目的を達成することが非常に困難となるからである。
これを研究会チラシについてみるならば，そこに記載された様々な効用に関心を抱いた顧客は必然的に被告商品の購入を勧誘されるという仕組みが取られているのであるから，研究会チラシの記載を被告商品の品質に関する表示とみなければならないのである。被告の上記主張を採用することはできない。４以上に説示のとおりであるから，研究会チラシの記載は，景表法が規制対象とする商品表示に当たると解するのが相当である。
第４研究会チラシの優良誤認表示該当性について
１前記のとおり，不当表示規制の趣旨は，商品を購入させるための不当な誘導を社会から排除し，一般消費者の適正な商品又は役務の選択を確保することにあるから，商品の内容について「実際のもの…よりも著しく優良であると誤認される表示」（景表法１０条１号）をしたか否かは，業界の慣行や事業者の認識ではなく，表示の受け手である一般消費者の認識により判断されるべきである。
また，同条の「著しく」とは，当該表示の誇張の程度が，社会一般に許容されている程度を越えて，一般消費者の商品選択に影響を与える場合をいうと解される。
２わが国では，医薬品が，国民の保健衛生上極めて重要であることに鑑み，医薬品の使用によってもたらされる国民の健康への積極的，消極的被害を未然に防止し，その品質，有効性及び安全性を確保するため，薬事法により，医薬品は品目ごとにその製造販売について厚生労働大臣の承認を受けなければならず（１４条１項），その承認をする際には，その品質，有効性及び安全性に関する調査が行われ，申請に係る効能又は効果を有するか否かを厳格に審査されている（１４条２項，５項）。この承認を受けることなく医薬品を製造販売することはできず（５５条２項），これに違反した場合には刑罰を科せられる（８４条３号）。
さらに，承認を受けていない医薬品につき，その名称，製造方法，効能，効果又は性能に関する広告をすることはできず（６８条），これに違反した場合にも刑罰が科される（８５条５号）。
なお，ある商品について「成分，形状，名称，その物に表示された使用目的・効能効果・用法用量，販売方法，その際の演述・宣伝などを総合して，その物が通常人の理解において」医薬品と認められるならば，客観的に薬理作用を有するものでないとしても，薬事法６８条や８５条の適用上は医薬品と解される（最高裁判所昭和５７年９月２８日第三小法廷判決・刑集３６巻８号７８７頁参照）。したがって，医薬品と銘打って販売されているわけではない商品であっても，医薬品的な効能効果を謳って製造販売されれば，通常，薬事法６８条の禁止に触れ，薬事法８５条で処罰の対象とされることが多い。３このように，わが国では，薬事法が制定された昭和３５年以降，医薬品は厳格に規制され，国による厳格な審査を経て承認を得なければ製造販売することはできず，承認を受けていない医薬品は医薬品的な効能効果を表示することが刑罰をもって禁止されてきたのであるから，①医薬品的な効能効果を表示する商品があれば，当該商品が当該効能効果を有することについて国の厳格な審査を経た医薬品であり，②通常の事業者であれば，承認を受けた医薬品でない商品について医薬品的な効能効果を表示して販売しないであろうという社会通念が形成されているというべきである。
そうすると，医薬品としての承認がされていない商品について，医薬品的な効能効果が表示されている場合，当該表示は，一般消費者に対し，当該商品があたかも国により厳格に審査され承認を受けて製造販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあるから，優良誤認表示にあたると認めるのが相当である。
そこで，次に，研究会チラシの表示内容は，医薬品的な効能効果があると表示するものかを検討する。


平成３０年１０月１０日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０２２３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年９月１９日
判決
原       告      株式会社アサヒ
訴訟代理人弁護士      小    林    幸    夫同             木    村    剛    大訴訟代理人弁理士      飯    塚    信    市同             飯    塚        健被       告      岡葉流   通株式   会社訴訟代理人弁護士      大    江    修    子同              大    村    麻美    子訴訟代理人弁理士      小    林    彰    治
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１６－８９００４３号事件について平成２９年１０月３１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，以下の商標（商標登録第５５５８０３２号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１，乙６６）。
商    標    別紙記載のとおり
登録出願日    平成２４年８月１０日
登録査定日    平成２５年１月３１日
設定登録日    平成２５年２月１５日
指定商品
第２４類「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材，家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で複数枚の布生地・不織布生地・フェルト生地を重ね合わせてキルティング縫製した緩衝保護材，荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のキルティング材製緩衝保護材，荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用のキルティング材製の保護材，荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用の織物製の保護材，織物，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳」(2)原告は，平成２８年７月６日，本件商標について商標登録無効審判（以下「本件審判」という。）を請求した。
特許庁は，上記請求を無効２０１６－８９００４３号事件として審理を行い，平成２９年１０月３１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年１１月９日，原告に送達された。
(3)原告は，平成２９年１２月７日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。その要旨は，本件商標は，以下のとおり，商標法４条１項１０号，１５号，１９号及び７号のいずれにも該当しないから，本件商標の登録（以下「本件商標登録」という。）は，これらの規定に違反してされたものとはいえず，同法４６条１項の規定により無効とすべきでないというものである。
(1)商標法４条１項１０号該当性について
請求人（原告）が，商品「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」（以下「使用商品」という場合がある。）について使用する「ハイパット」の片仮名からなる標章（以下「引用商標」という。）は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の取扱いに係る使用商品を表示するものとして，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
したがって，本件商標は，引用商標と類似し，かつ，本件審判の請求に係る指定商品と引用商標の使用商品が同一又は類似する場合があるとしても，引用商標が周知性を有しないものであるから，商標法４条１項１０号に該当しない。
(2)商標法４条１項１５号該当性について
引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，請求人（原告）の業務に係る使用商品を表示するものとして，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されていると認めることはできないものであるから，被請求人（被告）が本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について使用しても，取引者・需要者において，その商品が原告あるいは原告と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいえないから，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当しない。
(3)商標法４条１項１９号該当性について
本件商標は，引用商標と類似する商標であって，本件商標の指定商品中「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材，家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で複数枚の布生地・不織布生地・フェルト生地を重ね合わせてキルティング縫製した緩衝保護材，荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のキルティング材製緩衝保護材」は，引用商標の使用商品と類似するものであるが，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，請求人（原告）の業務に係る使用商品を表示するものとして，我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないし，また，被請求人（被告）が不正の目的で本件商標を使用するものと認めるに足る具体的事実を見いだすことができないから，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当しない。
(4)商標法４条１項７号該当性について
被請求人（被告）が，引用商標と類似する本件商標の登録出願をし，登録を受ける行為が「公の秩序又は善良の風俗を害する」という公益に反する事情に該当するものということはできないから，本件商標は，商標法４条１項７号に該当しない。
第３当事者の主張
１取消事由１（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）について
(1)原告の主張
ア引用商標の周知性について
(ア)引用商標の高い識別力及び独創性


引用商標の「ハイパット」は，「ハイ」の文字と，あてぶとんを称呼するものとして引越業界において認識されていた「パット」の文字とを結合させた造語であり，識別力及び独創性の高い商標である。
(イ)使用商品の特徴
原告は，原告の使用商品について，昭和５７年６月２５日に発明の名称を「家具等の梱包布団並びにその製造方法」とする特許出願を行って，特許を取得し（甲２３），その特許権は，平成１３年２月７日まで存続していた。
原告の使用商品は，筒状の使用商品を家具などに被せるだけで簡単に梱包できるため，これまで家具などに毛布を被せてロープを巻くといった手間と技術のいる作業を行っていた引越業界の業務効率化に大きく貢献し，革命的なインパクトを与えた商品である。
(ウ)使用商品の需要者
ａ原告の使用商品は，「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」であり，主に引越業者が，搬送物の梱包のために使用する商品であるから，主な需要者は，引越業者である。
したがって，引用商標が引越業者の間で原告の使用商品を表示するものとして広く認識されていたのであれば，引用商標は「需要者の間に広く認識されている商標」に該当するというべきである。ｂこの点について，被告は，原告の使用商品は，梱包養生カバーとしての機能を有し，引越しの場面のみならず，物を運搬するあらゆる場面で使用されるものであり，需要者には，引越業者のみならず，引越業者以外の運搬用途全般に携わる業者が含まれるから，引用商標が周知であるというためには，これらの需要者の間で引用商標が原告の使用商品を表示するものとして広く認識されていたことの立証が必要である旨主張する。
しかしながら，少なくとも主な需要者が引越業者であることは本件審決が認定するとおりであるから，被告の上記主張は失当である。(エ)使用商品の長期間にわたる継続的販売及び販売実績ａ原告は，昭和５９年から，引用商標を付した使用商品の製造販売を開始し，現在に至るまで継続して販売している。
原告の使用商品のうち，規格品（１０種）の販売実績（甲１４）は，２００５年度（平成１７年度）は８７７６個，２００６年度（平成１８年度）は１万３６６０個，２００７年度（平成１９年度）は１万４２６９個，２００８年度（平成２０年度）は１万３０４０個，２００９年度（平成２１年度）は７８１８個，２０１０年度（平成２２年度）は１万３６４２個，２０１１年度（平成２３年度）は１万１５７９個，２０１２年度（平成２４年度）は１万５１８８個，２０１３年度（平成２５年度）は１万１８１９個である。
ｂ２０１０年度（平成２２年度）から２０１５年度（平成２７年度）の引越事業の売上高の推移（甲６８，６９）をみると，本件商標の登録出願当時，株式会社サカイ引越センター（以下「サカイ引越センター」という。），アートコーポレーション株式会社（以下「アートコーポレーション」という。），日本通運株式会社（以下「日本通運」という。）及びヤマトホームコンビニエンス株式会社（以下「ヤマトホームコンビニエンス」という。）の業界大手４社で，約７割の市場シェアを占めていた。
原告の使用商品の大手引越業者に対する販売実績等は，次のとおりである。
業界大手４社のうち，約２１％の市場シェアを占めるサカイ引越センターに対しては，昭和５９年から引用商標を付した使用商品を継続して販売しており，同年から平成１３年ころまでの間は，原告が独占的に使用商品を納入し，全国のサカイ引越センターの支社等で使用されていた。この間の平成８年度は合計６９４５個，平成２１年度は１３００個，平成２２年度は５０２４個，平成２３年度は２７８２個，平成２４年度は７９１４個，平成２５年度は５２７７個の販売実績がある。
業界大手４社のうち，日本通運に対しては，昭和５９年ころから引用商標を付した使用商品を継続して販売しており，平成３年ころからは日本通運の引越業務に本格導入されている。この間の平成９年度は２２２４個，平成１６年度は１万個，平成１７年度は１万個，平成１８年度は１万２０００個，平成１９年度は１万２０００個の販売実績がある。このほか，日本通運向けの特注品についても，引用商標を付した使用商品の販売実績がある。また，日本通運のＣＳＲ報告書（環境・社会報告書）（甲１７３ないし１８２）には，平成１６年以降，毎年，引越用反復梱包資材への投資として，「ハイパット」（原告の使用商品）が主な具体例として掲載されており，「日通の引越しパーフェクトガイド年間保存版」（平成１５年ころ発行・甲４０）の「梱包の紹介」欄にも，「プロコンポ」の梱包キットの一つとして「ハイパット」が紹介されている。
業界大手４社のうち，アートコーポレーションに対しては，アート商事株式会社（以下「アート商事」という。）を通じて，引用商標を付した使用商品を納入し，平成９年度は１万０２００個，平成１０年度は３０７０個，平成１１年度は３５２３個，平成１７年度は１６７１個の販売実績がある。このほか，アートコーポレーション向けの特注品についても，引用商標を付した使用商品の販売実績がある。以上のほか，大手引越業者の株式会社引越社（アリさんマークの引越社。「以下「引越社」という。），株式会社タナックス（以下「タナックス」という。）及び全国引越専門協同組合連合会に対しても，引用商標を付した使用商品の販売実績がある。
ｃ本件審決は，原告の使用商品の販売個数が引越作業の取扱総件数との関係からみると多いものではない，引越業界の大手企業との取引は単発の取引にとどまり，継続して取引されていた事実は見いだせない旨判断した。
しかし，原告の使用商品は，繰り返し使用が可能な引越用資材であり，耐用年数は，最低でも３年から４年であること，前記ｂの大手引越業者に対する使用商品の販売実績に照らすと，原告は大手引越業者との間で継続的に取引を行っているといえるから，本件審決の上記判断は誤りである。
(オ)広告宣伝
ａ原告は，平成１１年以降，毎年，引用商標を付した使用商品を掲載した，自社商品の「総合カタログ」（甲１１ないし１３，５３ないし５７，２１８，２３７，２３８等）を作成して，送付又は原告の営業社員の持参により，業界大手４社を含む引越業者等（甲２８３ないし２８７等）に対し，３０００部から５０００部を配布している。また，原告は，引用商標を付した使用商品のチラシ（甲５，７）を作成し，引越業者等に配布していた。


ｂ平成２０年以降，毎年，引用商標を付した使用商品の広告が，年間発行部数３０万部を超える「工場・作業現場のプロツール総合カタログ」である「モノづくり大辞典オレンジブック」（以下「オレンジブック」という。甲１０，５８ないし６６）に掲載されている。ｃ「トラック経営」（甲４），「日刊運輸新聞」（甲９），「引越情報月刊レポート」（甲７９ないし８６）といった業界紙にも，引用商標を付した使用商品の広告が掲載されている。
「引越情報」では，「（原告の）主力商品である伸縮性のあてぶとん『ハイパット』は引越業者に好評で，今春にも大量に新規採用した業者が出るなど，着実に利用が進んでいる。」（平成８年６月１日号・甲７９），「アサヒは引越業界でのハイパットの浸透とともに取扱物量・品種が拡大傾向にあり」（平成９年１０月１０日号・甲８３），「引越業界における環境問題への対応や価格競争の動きが強まるなか，引越各社の反復資材利用が活発になってきた。それに伴いアサヒ…の伸縮性キルティングあてふとん『ハイパット』の需要もここに来て，急速に高まってきている。」（平成１０年１月１０日号・甲８５）などと紹介されている。
また，全国引越専門協同組合連合会の主催する「第２９回ひっこし専門全国大会関東大会」の開催要領（甲４１）にも，引用商標を付した使用商品の広告が掲載されている。
(カ)アンケート調査の結果
ａ日刊運輸新聞（平成１６年３月３日号）の記事（甲１１８）によれば，同紙が引越運送を行っている各社に対し反復資材の使用などについてアンケート調査を実施したところ，反復資材としての「梱包用ハイパット」の使用率が８０％を超える結果であった。「梱包用ハイパット」は，引用商標を付した使用商品を指すものであるから，上記アンケート調査の結果は，遅くとも平成１６年３月時点で，引用商標を付した使用商品は，引越業者の間では原告の業務に係る商品を表示するものとして周知著名であったことを示すものといえる。ｂこの点について，被告は，日刊運輸新聞の上記記事の「梱包用ハイパット」は，原告の使用商品のみを指すものではなく，一般的な保護材の意味で使用されている旨主張する。
しかし，「ハイパット」が引越業界で一般的な保護材の意味で使用されている事実はない。また，仮に上記記事の「梱包用ハイパット」が一般的な保護材の意味であって，そこに原告の使用商品が含まれていたとしても，そのことは原告の使用商品が引越運送業界において大きな市場シェアを有し，引用商標が広く浸透していたことを裏付けるものといえる。
(キ)まとめ
以上のとおり，引用商標は造語による高い識別力，独創性を有していること，引用商標を付した原告の使用商品は，引越業界に革命的なインパクトを与えた商品であり，昭和５９年から３３年以上の長期間にわたり販売され，継続的な広告宣伝も行われ，大手引越業者に対しても継続的に納入されていたこと，平成１６年時点で８０％を超える引越業者が引用商標を付した使用商品を使用していたことからすれば，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，需要者である引越業者の間で，原告の使用商品を表示するものとして広く認識されていたものといえる。
イ本件商標と引用商標の類否
本件商標は，「ハイパット」の片仮名及び「ＨＩＰＡＴ」の欧文字を二段に横書きしてなり，引用商標は，「ハイパット」の片仮名を書してなる。そして，本件審決が認定するように，本件商標と引用商標とは，観念において比較できないとしても，外観において近似し，共通の称呼を生じるものであるから，本件商標は，引用商標に類似する商標である。
ウ商品の類否
本件審決は，本件審判の請求に係る指定商品中，「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材，家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で複数枚の布生地・不織布生地・フェルト生地を重ね合わせてキルティング縫製した緩衝保護材，荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のキルティング材製緩衝保護材」は，引用商標の使用商品と同一又は類似する商品であるが，それ以外の商品は，引越業界においてのみ用いられる商品ではなく，引用商標の使用商品とは，その品質，用途及び需要者が必ずしも一致しないものであるから，類似する商品ということはできない旨判断した。
しかしながら，本件審判の請求に係る指定商品中，「荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用のキルティング材製の保護材，荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用の織物製の保護材，織物，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳」の商品群についても，引越業務のために使用するという用途において引用商標の使用商品と密接な関連を有し，需要者は引越業者である。また，原告は，上記商品群のうち，「布団カバー，不織布」に当たる商品を販売している。
このような事情からすれば，上記商品群の商品及び引用商標の使用商品に本件商標を使用するときは，同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある。
したがって，本件審判の請求に係る指定商品中，「荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用のキルティング材製の保護材，荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用の織物製の保護材，織物，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳」についても，引用商標の使用商品と類似する商品であるから，この点において，本件審決の上記判断は誤りである。
エ小括
以上によれば，本件商標が商標法４条１項１０号に該当しないとした本件審決の判断は誤りである。
(2)被告の主張
ア引用商標の周知性の主張に対し
(ア)引用商標の識別力及び独創性について


引用商標は，「高い。高度な。高級な。」等の観念を有する「ハイ」の語と，「あてぶとん」を意味する「パット」の語を結合させた造語であり，商標としての識別性は認められるが，記述的な語を結合させてなる点で，独創的な商標であるとまではいえない。
(イ)使用商品の特徴について
仮に原告の使用商品が優れた機能を有するとしても，そのことと引用商標の周知性とは直接的な関係はない。
(ウ)使用商品の需要者について
原告の使用商品は，梱包養生カバーとしての機能を有する梱包資材であるため，その用途は引越しに限定されるものではなく，物を運搬するあらゆる場面において使用されるものであるから，原告の使用商品の需要者は，引越業者のみならず，引越業者以外の物の運搬を本業とする業種（例えば，梱包，倉庫保管）及び事業の遂行に付随して物を運搬する必要のある業種（例えば，家電量販店，家具量販店）の業者も含まれる。このことは，原告自身が引越業者以外の業者に原告の使用商品を販売したり，商品カタログを配布していることからも明らかである。したがって，引用商標が周知であるというためには，これらの需要者の間で引用商標が原告の使用商品を表示するものとして広く認識されていたことが必要である。
(エ)使用商品の長期間にわたる継続的販売及び販売実績についてａ原告主張の使用商品の規格品１０種の販売数量に推定平均単価（概算６８００円）を乗じて算出した推定販売金額（平成１７年度５９６７万円，平成１８年度９２８８万円，平成１９年度９７０２万円，平成２０年度８８６７万円，平成２１年度５３１６万円，平成２２年度９２７６万円，平成２３年度７８７３万円，平成２４年度１億０３２７万円，平成２５年度８０３６万円）は，経済産業省生産動態統計中の「通販・宅配・引越用段ボール」の推定生産金額（乙２０，２１）に比較しても，０．１％にすら及ばず，引越用反復資材の市場における使用商品の販売実績は極めて少ない。
また，国土交通省自動車局貨物課の資料（甲１１５の５）によれば，平成２３年当時の一般貨物自動車運送事業者数は５万７６００である。このうち，引越専門業者数は４１３６（甲１１５の１）であるが，このような引越専門業者に対する関係でみても，原告の使用商品の納入業者はわずかである。
ｂ原告は，大手引越業者に対する原告の使用商品の販売実績を引用商標が引越業者の間で原告の使用商品を表示するものとして周知であったことの根拠として挙げるが，本来，納入企業自身の売上高やシェアと引用商標の周知性とは直接的な関係はない。
また，原告の使用商品の大手引越業者（業界大手４社を含む。）に対する販売実績もわずかである。
すなわち，原告の使用商品は，平成７年度ないし平成１１年度に大手引越業者に納入された実績があるが，本件商標の登録出願日から１０年以上前の実績である。また，平成２１年度ないし平成２３年度の原告の大手引越業者に対する使用商品の販売数量は，年平均４０２４個に過ぎない。
業界大手の日本通運に対しては，平成１６年度ないし平成１９年度の４年連続で平均１万１０００個の販売実績があるが，これらは単発の販売である上，同社向けの特注品であり，引用商標が付されていたのかすら不明である。原告の日本通運に対する使用商品の販売は，平成９年度を除けば，平成１６年度ないし平成１９年度の４年間のみであって，その後継続されていない。一方，業界大手のヤマトホームコンビニエンスに対しては，原告の使用商品の販売実績はない。以上によれば，引越業界の業界大手４社の市場シェアが約７割であるからといって，少なくとも本件商標の登録出願時において，引用商標が引越業者の間で原告の使用商品を表示するものとして広く認識されていたことにはならない。また，業界大手４社に限ってみても，これと同様である。
(オ)広告宣伝について
ａカタログは，その性質上，配布を受けた者のすべてが自発的に読むとはいえない上，原告の自社商品の「総合カタログ」は，使用商品の専用カタログではなく，原告の取扱商品のすべてを掲載したものであり，使用商品には，２０数ページ中の２頁が割かれているに過ぎない。原告は，上記総合カタログを毎年３０００部から５０００部配布している旨主張するが，平成２３年ないし平成２６年の各年の上記総合カタログの送付先数は，最多で３４２か所（甲２８４），最少で２８２か所（甲２８７）であり，原告主張の配布部数と大きくかけ離れた数字となっている。原告は，本件商標の登録出願前，その販売代理店に上記総合カタログをまとめて渡していたことからすると，原告が様々な取引先に対してカタログを持参するという営業活動を実施していたとは考え難いから，上記総合カタログの配布数は，実質的には，送付先数（３００程度）に近いものとみるべきである。仮に原告が主張するように上記総合カタログが毎年３０００部から５０００部配布され，配布を受けた者のすべてが熟読したとしても，平成２３年当時の一般貨物自動車運送事業者数は５万７６００であることに照らすと，全国市場の５％ないし８．７％程度の業者にしか，引用商標を付した原告の使用商品が認識されることはない。したがって，原告による上記総合カタログの配布数は，絶対数として少ないから，上記総合カタログによって，引用商標が原告の使用商品を表示するものとして広く認識されることはない。
次に，原告主張のチラシについては，その配布の時期，数量及び範囲が不明であるから，上記チラシによって，引用商標が原告の使用商品を表示するものとして広く認識されたものとはいえない。ｂ原告主張の「オレンジブック」は，分野別に１巻ないし１０巻に分かれ，３６万アイテムもの膨大な商品が掲載されたカタログ雑誌であるから，これに引用商標を付した原告の使用商品が１件掲載されていることをもって，引用商標が原告の使用商品を表示するものとして広く認識されることはない。
また，原告主張の業界紙における原告の使用商品の広告のうち，本来的な広告といえるものは，「トラック経営」（甲４）及び日刊運輸新聞（平成１７年３月２５日号）（甲９）の２件程度である。このうち，「トラック経営」には昭和６０年に，「日刊運輸新聞」には平成１７年にそれぞれ１回掲載されただけである。
ｃ以上によれば，原告による引用商標を付した原告の使用商品についての広告宣伝によって，引用商標が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の使用商品を表示するものとして周知性を獲得していたものとはいえない。
(カ)アンケート調査の結果について


原告主張の日刊運輸新聞（平成１６年３月３日号）掲載のアンケート調査に関する記事中には，反復資材としての「梱包用ハイパット」の使用率が８０％を超える結果であった旨の記載があるが，同月時点において，原告の使用商品の類似品が多数販売され，市場に流通していたこと（甲９６ないし１０１），「ハイパット」は，一般的な保護材の意味で使用されていたこと（乙１２），同年の原告の使用商品の販売実績は，日本通運に対して特注品が１万個納入されたのみであることなどからすると，上記「梱包用ハイパット」がすべて原告の使用商品を指すものとはいえない。
そうすると，上記アンケート調査の結果は，平成１６年３月時点で，引用商標が，引越業者の間で原告の使用商品を表示するものとして周知著名であったことを示すものとはいえない。
(キ)まとめ
以上のとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，需要者の間で原告の使用商品を表示するものとして広く認識されていたものとはいえないから，引用商標の周知性を否定した本件審決の判断に誤りはない。
イ商品の類否について
本件審判の請求に係る指定商品中，「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材，家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で複数枚の布生地・不織布生地・フェルト生地を重ね合わせてキルティング縫製した緩衝保護材，荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のキルティング材製緩衝保護材」と引用商標の使用商品（伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん）」は，いずれも家具等の運搬時に当該商品を上からすっぽりと被せることにより家具等を保護するという用途に用いられるから，上記指定商品は，引用商標の使用商品と同一又は類似する商品である。
一方で，上記指定商品以外の指定商品は，引越業務のために使用されることが多いという観点からみると，引用商標の使用商品と関連を有するとしても，その具体的な用途が全く異なり，商品の属性（原材料，品質）も全く異なるから，引用商標の使用商品と類似する商品ではない。したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
ウ小括
以上によれば，引用商標の周知性を否定し，本件商標が商標法４条１項１０号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）について
(1)原告の主張
前記１(1)アのとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の使用商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されており，周知著名であったものである。
加えて，本件商標と引用商標は類似し，その類似性の程度も高いこと，引用商標の識別力及び独創性が高いこと，本件審判の請求に係る指定商品は，引用商標の使用商品と同一又は類似の商品であり，需要者も共通することに照らすと，本件商標を上記指定商品に使用したときは，その商品が原告あるいは原告と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信されるおそれがある。
そうすると，本件商標は，原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるといえるから，商標法４条１項１５号に該当する。したがって，これを否定した本件審決の判断は誤りである。
(2)被告の主張
前記１(2)アのとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものではなく，周知著名であったとはいえない。したがって，本件商標は，引用商標との関係で原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるといえないから，商標法４条１項１５号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
３取消事由３（商標法４条１項１９号該当性判断の誤り）について
(1)原告の主張
ア引用商標の周知性について
前記１(1)アのとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の使用商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されており，周知著名であったものである。
イ不正の目的について
(ア)原告は，昭和５９年から，引用商標を付した使用商品の製造販売を開始した後，平成１０年７月１０日，「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる商標（引用商標と同一構成の商標）について，指定商品を第２２類「布製包装用容器」として，商標登録出願を行い，平成１１年７月２日，その設定登録を受けた（以下，この登録商標を「原告旧登録商標」という。甲２２）。
原告は，平成１４年９月から，被告のグループ企業の株式会社オカバ（以下「オカバ」という。）に商品の保管，荷役，物流業務を依頼するようになった後，平成１７年ころ，オカバに対し，オカバが原告の販売代理店の一つとして，引用商標を付した使用商品を販売することを了承した。
また，原告は，オカバの要望により，原告のデータを使用して作成した，引用商標を付した使用商品が掲載された，オカバの商品カタログ（甲３５）を供給するようになった。上記カタログには，使用商品の製造元が原告であることが明示されていた。
その後，原告が商標管理を依頼していた代理人の弁理士が，原告旧登録商標の更新登録の申請手続を怠ったため，平成２１年７月２日，原告旧登録商標の商標権は存続期間の満了により消滅した。しかし，原告は，上記弁理士から，原告旧登録商標の更新登録に関する連絡を受けなかったため，その商標権が存続期間の満了により消滅したことに気づかなかった。
(イ)原告は，平成２２年，被告のグループ企業の株式会社オカバマネジメント（以下「オカバマネジメント」といい，被告，オカバ及びオカバマネジメントを併せて「被告グループ」という。）から，オカバマネジメント向けのプライベートブランド商品を中国で生産して欲しい旨の要請を受け，オカバマネジメントが独自の商品名で上記商品を販売することを条件として，これを了承した。しかし，原告は，平成２３年１１月ころ，上記商品の納期が近い中で，オカバマネジメントから，商品名を「ハイパット」（引用商標と同一の商標）としたい旨の強い要請を受けたため，せめて「ハイパットエコノミー」とするよう要請したものの，オカバマネジメントの要請を了承し，平成２４年２月，タグに発売元を「オカバ」と表記した，引用商標を付した使用商品（以下「オカバオリジナルハイパット」という。）を納品した。


その間の平成２３年９月２２日，被告は，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅したことを知った上で，原告に事前の連絡をすることなく，本件商標について，指定商品を第２２類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材」等として，商標登録出願をし，平成２４年３月１６日，その設定登録（商標登録第５４７８７９５号。以下「別件商標登録」という。）を受けた。さらに，被告は，同年８月１０日，本件商標について，指定商品を本件審判の請求に係る指定商品として，商標登録出願をし，平成２５年２月１５日，本件商標登録を受けた。
(ウ)原告は，平成２６年９月９日に開催された国際物流総合展２０１４に出展していたオカバマネジメントが販売する商品の広告に記載された「ハイパット」の表示に登録商標のマークが付されていることに気づいたため，弁理士に相談したところ，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅したこと，被告が本件商標について商標登録出願をし，本件商標登録及び別件商標登録を受けていたことが判明した。その後，原告は，上記商標登録出願の件について問い合わせるため，被告代表者に面談を要請したが，回答を得られなかった。原告は，同年１１月，オカバマネジメントから，平成２４年に納品したオカバオリジナルハイパットの追加発注を求められた際，「ハイパット」の商品名では受注できないことを伝えるとともに，本件商標の登録出願経緯について説明を求めた。しかし，オカバマネジメントは，お互いのためを考えると，オカバマネジメントと原告が業務提携をすることを勧める旨，将来，原告が被告のグループに参入することの検討を求める旨を述べて，原告に対し，繰り返し業務提携をするよう圧力をかけた。その後，原告は，平成２８年１２月，オカバに対し，「ハイパット」の商標を使用した，原告製の関連商品の販売の自粛等を求めたが，平成２９年１月，オカバから，オカバと原告との物流用品販売事業を終了する旨の通知（甲２５１）を受けた。
(エ)以上によれば，被告は，被告グループが原告から引用商標を付した使用商品の納品を受け，原告の販売代理店として上記使用商品を販売し，引用商標が原告の使用商品を表示するものとして需要者の間に周知著名であることを認識していたにもかかわらず，引用商標と同一構成の原告旧登録商標の商標権が消滅したことを知るや，これを奇貨として，引用商標に表象される価値，業務上の信用を自己に帰属させるという「不正の目的」をもって，引用商標と実質的に同一の本件商標の登録出願を行ったものであるから，本件商標は，被告が「不正の目的」をもって使用をするものである。
ウ小括
前記ア及びイによれば，本件商標は，原告の業務に係る商品（使用商品）を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似の商標であって，不正の目的をもって使用をするものといえるから，商標法４条１項１９号に該当する。
したがって，これを否定した本件審決の判断は誤りである。
(2)被告の主張
ア引用商標の周知性について
前記１(2)アのとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものではなく，周知著名であったとはいえない。
イ「不正の目的」について
(ア)被告グループのオカバは，平成１７年夏ころ，被告の方針に基づいて，原告の販売代理店となり，引越業者以外の業者を含む，多方面の業者に対し，引用商標が付された原告の使用商品を販売するようになった。また，オカバは，平成１８年，原告の意向を受けて，原告の引越用品のインターネット販売を行うためのＷＥＢ代理店である「オカバネットショップ」を運営するようになった。
そのような中で，被告は，「ハイパット」の標章（引用商標）が商標登録されていない事実にたまたま気が付き，オカバが行う「ハイパット」の標章が付された商品の販売事業を守り，付随的に原告が行う上記販売事業を守る目的で，平成２３年９月２２日，本件商標について，本件審判の請求に係る指定商品とは異なる商品を指定商品として商標登録出願をし，さらに，平成２４年８月１０日，本件審判の請求に係る指定商品を指定商品として商標登録出願をした。被告は，本件商標の登録出願の際，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅した経緯があることを知らなかった。また，被告は，原告がこれまで引用商標の商標登録を受けることなく，販売事業を長期に継続していたことなどを踏まえると，原告は引用商標の商標登録に関心がないであろうと考えたため，原告に対し，本件商標の登録出願に関して連絡をしなかった。(イ)オカバは，平成２３年１０月，中国製のオカバオリジナル商品（使用商品）を企画開発し，原告に対して製造委託した際，原告から，商品名を「ハイパットエコノミー」として欲しい旨の要請があったが，原告と交渉した結果，商品名は「ハイパット」に決まり，その後，上記商品（オカバオリジナルハイパット）の納品を受けるようになった。被告グループのオカバマネジメントは，平成２６年１１月ころ，オカバに代わって，オカバオリジナルハイパットの販売を行っていたところ，在庫がなくなってきたことから，原告に対して，追加発注を依頼した。被告は，そのころ，平成２４年６月に被告が原告から原告野田工場の購入の提案を受けたことなどの諸事情から，原告の資金繰りが悪化しているのではないかと考え，原告に対し，業務提携の提案をした。しかし，原告は，追加発注の依頼を断り，業務提携の提案も受け入れなかった。そこで，オカバマネジメントは，他社に開発製造を委託し，オカバオリジナルハイパットを改良した，商品名を「新型ハイパット」とする商品を開発し，販売するようになった。なお，被告が原告に対して業務提携をするよう圧力をかけた事実はない。
その後，オカバは，平成２８年１２月，原告から，平成２９年２月１日から「ハイパット」の標章を使用した，原告製の関連商品の販売の自粛等を求める旨の通知を受け，この通知により，原告とオカバ間の原告の使用商品及びその付随商品の取引が終了した。


(ウ)以上のとおり，被告は，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅した経緯があることを知らずに，オカバが「ハイパット」の標章が付された商品の販売事業を安定的に運営するために，防衛的に本件商標の登録出願を行ったものであって，「不正の目的」をもって上記登録出願を行ったものではない。また，被告は，原告に対して，本件商標の商標権を有していることを理由に，ライセンス料の請求や，商標権の買取請求など何らかの請求を行ったことは一切ないのであるから，被告が本件商標の登録出願の際に「不正の目的」を有していなかったことは明らかである。
ウ小括
前記ア及びイによれば，引用商標は，原告の業務に係る商品（使用商品）を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものではなく，また，被告が「不正の目的」をもって本件商標を使用をするものとはいえないから，本件商標は商標法４条１項１９号に該当しない。したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。４取消事由４（商標法４条１項７号該当性判断の誤り）について
(1)原告の主張
ア商標法の目的は，「商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もって産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護すること」（商標法１条）にあるから，商標登録出願がその目的及び経緯に鑑みて適正な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為であり，これに基づいて商標登録を認めることが公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当である場合には，当該商標は，同法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当すると解すべきである。
しかるところ，前記３(1)イのとおり，被告による本件商標の登録出願の目的は，被告グループに原告を引き込んだり，業務提携において交渉を有利に運ぶことにあったことは明らかであるから，被告による本件商標の登録出願は，適正な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為であり，これに基づいて商標登録を認めることは公正な取引秩序の維持の観点からみて不相当というべきである。なお，原告旧登録商標（引用商標と同一構成の商標）の商標権の消滅は，原告の代理人弁理士の商標管理の懈怠により更新時期を逸したことによるものであるが，多くの中小，零細企業にとっては，長期にわたる期限管理の困難性から，弁理士事務所からの更新期限通知を受けることなくして，確実な更新登録を行うことは著しく困難であるのが実際であることに鑑みると，仮に原告旧登録商標の商標権の消滅について原告に過失があったとしても，原告と被告との関係においては，被告は，原告の過失によって生じた原告旧登録商標の商標権の消滅という事態を意図的に利用して，原告旧登録商標に係る商標権を自ら取得し不当な利益を得ようとしたものであって，原告の過失に乗じて背信的な行為に及んだものにほかならないから，このような被告の行為の背信性が原告の過失の存在によって減じられるということにはならない。イ以上によれば，本件商標は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」であるといえるから，商標法４条１項７号に該当する。したがって，これを否定した本件審決の判断は誤りである。
(2)被告の主張
前記３(2)イのとおり，被告は，自己の事業の安定的な運営のために本件商標の登録出願を行ったものであり，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅していたことを奇貨として剽窃的に上記登録出願を行ったものではない。
被告が本件商標の登録出願を行ったのは，原告旧登録商標の商標権が消滅してから約３年が経過した後であり，その間，原告は，改めて商標登録出願をする機会が十分にあったにもかかわらず，それをしなかった責めを被告に求めるべきではない。また，原告旧登録商標の商標権の失効についての原告の代理人弁理士の過失は原告本人の過失と同視すべきである。さらには，原告旧登録商標の指定商品は，「布製包装用容器」であり，原告の使用商品である「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」とは同一又は類似の指定商品といえないから，仮に原告旧登録商標の商標権の存続期間が更新されていたとしても，他者が使用商品に引用商標を付すことを排除できるものではない。
以上によれば，被告による本件商標の登録出願は，適正な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為に当たるものではないし，本件商標登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような特段の事情も存在しないから，本件商標は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たらない。
したがって，本件商標が商標法４条１項７号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（商標法４条１項１０号該当性判断の誤り）について
(1)引用商標の周知性について
ア認定事実
証拠（甲４，９，１０，１４ないし２０，２３，４３ないし４９，５１ないし６６，６８，６９，７９ないし８９．１１５，１１８，１１９，１２１ないし２１８，２３６ないし２４２，２５４ないし２６５，２６８ないし２９８，乙２６，７３（枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
(ア)使用商品の販売実績
ａ原告の使用商品は，「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」であり，梱包養生カバーとしての機能を有する梱包資材である。使用商品は，引越時の家具等や物流業における荷物等の搬送物に被せて使用する商品であり，繰り返しの利用が可能である。原告は，使用商品に関し，昭和５７年６月２５日に発明の名称を「家具等の梱包布団並びにその製造方法」とする特許出願（甲２３）を行い，特許を取得し，その特許権は，平成１３年２月７日まで存続していた。原告の使用商品は，上記特許に係る特許発明を構成する「筒状に形成した布団本体」に相当する部材である。
ｂ原告は，昭和５９年から，引用商標（「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる標章）を付した使用商品の製造販売を開始し，現在に至るまで継続して販売している。


原告の使用商品は，１０種類の規格品と，使用する事業者の名称やロゴ等を表面に印字した特注品があり，いずれにも引用商標を記載したタグ（甲２４１，２４２，２５４）が付されている。原告の使用商品の販売先は，引越業者，物流業者，製造業者，梱包業者等であり，家電量販店や家具量販店も含まれている。原告の使用商品のうち，規格品（１０種）の販売実績（甲１４）は，２００５年度（平成１７年度）は８７７６個，２００６年度（平成１８年度）は１万３６６０個，２００７年度（平成１９年度）は１万４２６９個，２００８年度（平成２０年度）は１万３０４０個，２００９年度（平成２１年度）は７８１８個，２０１０年度（平成２２年度）は１万３６４２個，２０１１年度（平成２３年度）は１万１５７９個，２０１２年度（平成２４年度）は１万５１８８個，２０１３年度（平成２５年度）は１万１８１９個である。
ｃ平成２３年当時の一般貨物自動車運送事業者数は約５万７６００（甲１１５の５）であり，このうち，引越専門業者数は，少なくとも４１３６（甲１１５の１）であった。
本件商標の登録出願当時（登録出願日平成２３年９月２２日），全国の引越事業の売上高は，年間４５００億円から５０００億円程度であり，サカイ引越センター，アートコーポレーション，日本通運及びヤマトホームコンビニエンスの業界大手４社で，約７割の売上高（甲６８，６９）を占めていた。
原告の使用商品の大手引越業者に対する販売実績等は，次のとおりである。
業界大手４社のうち，サカイ引越センターに対しては，昭和５９年から引用商標を付した使用商品を継続して販売しており，同年から平成１３年ころまでの間は，原告が独占的に使用商品を納入し，全国のサカイ引越センターの各支社等で使用されていた。この間の平成８年度は合計６９４５個，平成２１年度は１３００個，平成２２年度は５０２４個，平成２３年度は３５８２個，平成２４年度は７９１４個，平成２５年度は５２７７個の販売実績がある。
業界大手４社のうち，日本通運に対しては，昭和５９年ころから引用商標を付した使用商品を継続して販売しており，平成３年ころからは日本通運の引越業務に本格導入されている。そして，日本通運のグループ企業である日通商事株式会社に対しては，規格品と日本通運向けの特注品を含め，平成９年度は２２２４個，平成１６年度は１万個，平成１７年度は１万個，平成１８年度は１万２０００個，平成１９年度は１万２０００個の販売実績がある。また，日本通運のＣＳＲ報告書（環境・社会報告書）（甲１７３ないし１８２）には，平成１６年以降，毎年，引越用反復梱包資材への投資として，「ハイパット」（原告の使用商品）が主な具体例として掲載されており，「日通の引越しパーフェクトガイド年間保存版」（平成１５年ころ発行・甲４０）の「梱包の紹介」欄にも，「プロコンポ」の梱包キットの一つとして「ハイパット」が紹介されている。
業界大手４社のうち，アートコーポレーションに対しては，アート商事を通じて，引用商標を付した使用商品を納入し，平成７年度は１３８８個，平成８年度は１万０６２７個，平成９年度は１万０２００個，平成１０年度は３０７０個，平成１１年度は３５２３個，平成１７年度は１６７１個の販売実績がある。このほか，アートコーポレーション向けの特注品についても，引用商標を付した使用商品の販売実績がある。
以上のほか，大手引越業者の引越社及び全国引越専門協同組合連合会に対しても，引用商標を付した使用商品の販売実績がある。
(イ)広告宣伝
ａ原告は，平成１１年以降，毎年，引用商標を付した使用商品を掲載した，自社商品の「総合カタログ」（甲１１ないし１３，５３ないし５７等）を３０００部から５０００部作成して，送付又は原告社員の持参により，業界大手４社を含む引越業者，物流業者，製造業者，家具店，梱包業者等２００社程度（甲２８３ないし２８７等）に対し配布していた。
また，原告は，昭和６０年及び平成１０年に引用商標を付した使用商品のチラシ（甲５，７）を引越業者等に配布した。
ｂ平成２０年から平成２５年にかけて，毎年，「オレンジブック」（甲１０，５８ないし６３）に，その「緩衝材」のカテゴリ中に原告の使用商品の広告が掲載された。「オレンジブック」は，「工場・作業現場のプロツール総合カタログ」であり，分野別に１巻ないし１０巻に分かれ，約３６万アイテムが掲載されたカタログ雑誌である。ｃ平成３年１０月２５日発行の「流通サービス新聞」（甲１２８）には，日本通運の引越梱包資材のリサイクルに関し，「タンス梱包用として使用する巻き段ボール，エアキャップについても，現在，分別ゴミとして捨てているが，これに代わるハイパットを本格導入する。」との記事が掲載された。


また，昭和６０年３月１日発行の「トラック経営１９８５年３月号」（甲４），平成８年６月１日，平成９年２月１日，同年５月１日，同年７月１日，同年１０月１０日，同年１１月１０日，平成１０年１月１０日，同年４月１０日各発行の「引越情報月刊レポート」（甲７９ないし８６），平成１７年３月２５日発行の「日刊運輸新聞」（甲９）などの業界紙にも，引用商標を付した使用商品の広告が掲載された。このうち，「引越情報」では，「（原告の）主力商品である伸縮性のあてぶとん『ハイパット』は引越業者に好評で，今春にも大量に新規採用した業者が出るなど，着実に利用が進んでいる。」（平成８年６月１日号・甲７９），「アサヒは引越業界でのハイパットの浸透とともに取扱物量・品種が拡大傾向にあり」（平成９年１０月１０日号・甲８３），「成長企業／拝見！！アサヒ・野田工場    「ハイパット」の生産拠点」との見出しの下に，３頁を用いてハイパットを製造する原告の工場の様子を紹介し，「引越業界における環境問題への対応や価格競争の動きが強まるなか，引越各社の反復資材利用が活発になってきた。それに伴いアサヒ…の伸縮性キルティングあてふとん『ハイパット』の需要もここに来て，急速に高まってきている。」（平成１０年１月１０日号・甲８５）などと紹介されている。さらに，全国引越専門協同組合連合会の主催する「第２９回ひっこし専門全国大会関東大会」の開催要領（平成１８年６月７日付け。甲４１）に，引用商標を付した使用商品の広告が掲載された。平成２４年５月１日発行の「企業概況ニュース」（甲１１９）に「『ハイパット』で米国の引越し業界を変革」との見出しの記事が掲載され，同記事は，原告の使用商品について「日本生まれの梱包資材『ハイパット』や『Ｄカンベルト』を武器に，この米国引越し業界の常識を変えていく。日本では，すでに，これらの梱包資材を使った引越しが主流。東京にある（株）アサヒが開発したこれらの商品群を利用することで，未経験者でも簡単に梱包が可能」との記載がある。ｄ日刊運輸新聞（平成１６年３月３日号）（甲１１８）に，同紙が引越運送を行っている各社に対し反復資材の使用などについてアンケート調査を実施した記事が掲載された。同記事には，「さまざまなものを傷つけることなく扱える梱包用ハイパットの使用も多く，品質重視の姿勢がうかがえた。」との記載があり，また，「反復資材の種類」のグラフには，「梱包用ハイパット」の使用率が８０％を超える結果であった旨の記載がある。
イ使用商品の需要者について
原告の使用商品は，引越時の家具等や物流業における荷物等の搬送物に被せて使用する「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」であり，繰り返しの利用が可能な梱包養生カバーとしての機能を有する梱包資材であることからすると，使用商品の需要者は，引越業者，運送業者等であることが認められる。
平成２３年当時の一般貨物自動車運送事業者数は約５万７６００(甲１１５の５）であり，このうち，引越専門業者数は，少なくとも４１３６（甲１１５の１）であった。
ウ引用商標の周知性の有無について
(ア)引用商標の周知性について検討するに，まず，原告の使用商品の販売状況をみると，前記ア(ア)の認定事実によれば，①原告は，昭和５９年から３０年以上にわたり，日本国内において，引越業者等に対し，引用商標を付した原告商品を継続して販売していること，②平成１７年度から平成２５年度の規格品の販売数量は，年平均１万２１９９個（合計１０万９７９１個）であること，③上記販売数量のうち，大手引越業者に対する販売数量は，平成２１年度が１３００個，平成２２年度が５０２４個，平成２３年度が３５８２個，平成２４年度が７９１４個及び平成２５年度が５２７７個（いずれもサカイ引越センター分）であり，大手引越業者以外の引越業者等に対する販売数量が半数を超える相当の割合を占めていることが認められる。
次に，広告宣伝の状況をみると，前記ア(イ)の認定事実によれば，①平成１８年ころまでは，「流通サービス新聞」，「トラック経営」，「引越情報月刊レポート」，「日刊運輸新聞」などの業界紙に引用商標を付した使用商品の広告が数回掲載されたことがあったが，その後は，平成２４年５月１日発行の「企業概況ニュース」以外には，業界紙における広告掲載の実績がないこと，②平成２０年から平成２５年にかけて，毎年，「工場・作業現場のプロツール総合カタログ」である「オレンジブック」に原告の使用商品の広告が掲載されたが，「オレンジブック」は分野別に１巻ないし１０巻に分かれ，約３６万アイテムが掲載されたカタログ雑誌であり，原告の使用商品が特に目立って掲載されたものではないことが認められる。
また，原告は，平成１１年以降，毎年，引用商標を付した使用商品を掲載した，自社商品の「総合カタログ」を３０００部から５０００部作成し，業界大手４社を含む引越業者等２００社程度に対し，送付又は持参して配布していたことは，前記ア(イ)認定のとおりであるが，一般貨物自動車運送事業者数は約５万７６００であり，このうち，引越専門業者数は少なくとも４１３６であること（前記イ）に照らすと，上記「総合カタログ」の配布先は，引越専門業者の１割にも満たないといえる。さらに，原告は，引用商標を付した使用商品のチラシを昭和６０年及び平成１０年にそれぞれ配布したことが認められるが，その配布数量や具体的な配布先は明らかではない。
以上によれば，本件商標の登録出願時において，引越業者，運送業者等の間で，原告による使用商品の前記販売及び広告宣伝によって，引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない。


(イ)この点に関し，原告は，日刊運輸新聞（平成１６年３月３日号）の記事（甲１１８）によれば，同紙が引越運送を行っている各社に対し反復資材の使用などについてアンケート調査を実施したところ，反復資材としての「梱包用ハイパット」の使用率が８０％を超える結果であり，「梱包用ハイパット」は，引用商標を付した使用商品を指すものであるから，上記アンケート調査の結果は，遅くとも平成１６年３月時点で，引用商標は，引越業者の間では原告の業務に係る商品を表示するものとして周知著名であったことを示すものといえる旨主張する。しかしながら，上記アンケート調査におけるアンケートの対象企業数，回答数，回答方法等のアンケート結果の信頼性を基礎づける事実は明らかではない。また，仮に原告が主張するように平成１６年３月当時における反復資材としての「梱包用ハイパット」の使用率が８０％を超えており，「梱包用ハイパット」が原告の使用商品を指すものとして，引越業者に認識されていたとしても，約７年後の本件商標の登録出願時においても同様の認識が当然に維持されていたということにはならない。したがって，原告の上記主張を前提としても，本件商標の登録出願時において，引越業者，運送業者等の間で，引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていたということはできない。
このほか，全国引越専門協同組合連合会，引越専門協同組合，アートコーポレーション，セイノー引越株式会社，名鉄運輸株式会社の担当者作成の平成２８年１２月付けの各確認書（甲６７の１ないし５）中には，「ハイパット」というマークが原告の「キルティング製梱包用具」について使用されているマークであることを平成２３年９月２２日以前より認識していたことを確認する旨の記載部分があり，サカイ引越センターの代表取締役作成の平成３０年２月２日付けの陳述書（甲１１７）中には，サカイ引越センターは昭和５９年から継続的に原告の使用商品を購入して使用しており，遅くとも平成１３年には引越業界で「ハイパット」といえば知らない者はいないくらいによく知られていたのではないかと思われる旨の記載部分があるが，上記各記載部分は，上記確認書及び陳述書の作成者の認識を示したものであり，引用商標が，本件商標の登録出願時において，引越業者，運送業者等の間で，引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていた事実を客観的に裏付けることにはならない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(2)小括
以上によれば，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたものと認められないから，その余の点について判断するまでもなく，本件商標が商標法４条１項１０号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）について前記１(1)のとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたものと認められず，周知著名であったとはいえない。
そうすると，その余の点について判断するまでもなく，本件商標は，引用商標との関係で原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるといえないから，商標法４条１項１５号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（商標法４条１項１９号該当性判断の誤り）について
(1)引用商標の周知性について
前記１(1)のとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたものと認められず，周知著名であったとはいえない。このことは，日本国内における需要者の間のみならず，外国における需要者の間においても，同様である。
(2)不正の目的について
ア認定事実
前記第２の１の事実と証拠（甲３，２２，２４ないし３９，４２，５２，７４ないし７６，１０６，１０７，１０９ないし１１２，１１４，２４４ないし２５１，乙３２，３３，３７，６１，６７ないし６９（枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
(ア)原告は，昭和４１年８月に設立された，運搬機器，包装資材，梱包用品の製造卸販売等を目的とする株式会社である。
被告は，昭和４５年３月に設立された，倉庫業，貨物自動車運送事業，自動車運送取扱事業等を目的とする株式会社である。オカバ及びオカバマネジメントは，被告の子会社であり，被告グループ（名称「オカバグループ」）を形成する被告のグループ企業である。
(イ)原告は，昭和５９年から，引用商標を付した使用商品の製造販売を開始した後，平成１０年７月１０日，「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる原告旧登録商標（引用商標と同一構成の商標）について，指定商品を第２２類「布製包装用容器」として，商標登録出願を行い，平成１１年７月２日，その設定登録を受けた。
(ウ)原告と被告は，平成１５年４月１日，原告が被告から保管専用の倉庫を賃借し，被告が原告の物流代行作業を行う旨の契約（乙３２）を締結した。
原告と被告は，平成１７年ころ，被告グループのオカバが，原告の販売代理店として使用商品を含む原告の商品を販売する旨を合意し，オカバは，そのころから，引用商標を付した原告の使用商品を販売するようになった。また，オカバは，平成１８年，原告の使用商品を含む原告の商品のインターネット販売を行うためのＷＥＢ代理店である「オカバネットショップ」を運営するようになった。
原告は，平成２１年ころ，オカバの要望により，原告のカタログのデータを使用して作成した，引用商標を付した使用商品が掲載された，オカバの商品カタログ（甲３５）を供給するようになった。上記カタログの使用商品の紹介ページは，原告のカタログ（甲２１８）と同内容であり，「『ハイパット』は，株式会社アサヒが開発したオリジナル商品です。類似品が出回っておりますが，品質・仕様がまったく異なりますので充分にご注意下さい。」との注意書きが付されている。(エ)原告旧登録商標の商標権は，更新登録の申請手続を怠ったため，平成２１年７月２日，存続期間の満了により消滅した。
しかし，原告は，その当時，原告旧登録商標の商標権が消滅した事実に気づいていなかった。


(オ)原告は，平成２３年１１月，オカバから，原告が中国で製造していた使用商品と同様の仕様の商品を「ハイパット」の商品名でオカバオリジナルの商品として販売したい旨の要請を受けたのに対し，オカバが独自の商品名（「ハイパットエコノミー」）で販売することを条件とする旨を提案した。その後，原告は，同年１２月ころ，オカバの上記要請を了承し，平成２４年２月，発売元を「オカバ」と表記した「ハイパット」の商品名の使用商品（「オカバオリジナルハイパット」）をオカバに納品した。一方で，オカバは，原告の販売代理店として，引用商標を付した使用商品の販売を継続していた。
その間の平成２３年９月２２日，被告は，本件商標について，指定商品を第２２類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材」等として，商標登録出願をし，平成２４年３月１６日，その設定登録（別件商標登録）を受けた。さらに，被告は，同年８月１０日，本件商標について，指定商品を本件審判の請求に係る指定商品として，商標登録出願をし，平成２５年２月１５日，その設定登録（本件商標登録）を受けた。
(カ)原告は，平成２６年９月９日に開催された国際物流総合展２０１４に出展していたオカバマネジメントが販売する商品の広告に記載された「ハイパット」の表示に登録商標を示すマークの「Ⓡ」（甲１１２の添付資料６－２）が付されていることに気づき，不審に思い，弁理士に相談したところ，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅したこと，被告が本件商標について商標登録出願をし，本件商標登録及び別件商標登録を受けていたことが判明した。オカバマネジメントは，同年４月以降，オカバに代わって，オカバオリジナルハイパットの販売を行っていた。
原告は，同年１０月２８日，「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる商標（引用商標と同一構成の商標）について，指定商品を１７類「ポリエステル製の生地とポリエステル製の中綿とゴムとを重ね合わせてキルティング縫製して伸縮自在にした包装用又は梱包用の筒状又は袋状又はシート状の保護緩衝材，合成樹脂製梱包用保護緩衝材，ゴム製包装用容器」として，商標登録出願を行い，平成２７年４月３日，その設定登録（商標登録第５７５５４５５号。以下「原告登録商標」という。）を受けた。
(キ)オカバマネジメントは，平成２６年１１月ころ，オカバオリジナルハイパットの在庫がなくなってきたことから，原告に対して，追加発注をしたところ，原告は，「ハイパット」の商品名では受注できないことを伝えるとともに，今後の取引条件についての協議や本件商標の登録出願経緯について説明を求め，また，被告代表者と直接面談することを要請した。
その後，オカバマネジメントは，平成２７年１月２０日，原告に対し，お互いのためを考えると，原告がオカバマネジメントと業務提携をすることを勧める旨，将来に関しては，原告が被告グループに参加することを視野に入れて検討することを求める旨を記載した電子メール（甲３９）を送信した。原告は，上記業務提携の提案に応じなかった。(ク)原告は，オカバに対し，平成２８年１０月１２日付け書面で，原告の取扱商品の価格改定の通知をした後，同年１２月１６日付け書面で，オカバからの要望を受けて，価格改定は平成２９年３月３１日まで据え置き，同年４月１日から実施予定である旨の通知（甲２４９），同年３月３１日をもって在庫数の提示サービス等のサービス業務を終了する旨の通知（甲２５０）及び同年２月１日からオカバが原告製の「ハイパット」関連商品を販売することの自粛を求める旨の通知（乙３７）をした。オカバは，平成２８年１２月１９日付け書面で，原告に対し，原告からの上記各通知の内容は承服することができず，原告と取引を続けることは難しいと考えるので，オカバは平成２９年１月末日をもって原告との間の物流用品販売事業を終了することに決定した旨の通知（甲２５１）をした。
その間の平成２７年に被告は，原告登録商標について登録異議の申立てをし，その後，平成２８年７月６日，原告は，本件審判の請求及び別件商標登録の無効審判請求をした。
イ不正の目的の有無
原告は，被告は，原告から引用商標を付した使用商品の納品を受け，原告の販売代理店として上記使用商品を販売し，引用商標が原告の使用商品を表示するものとして需要者の間に周知著名であることを認識していたにもかかわらず，引用商標と同一構成の原告旧登録商標の商標権が消滅したことを知るや，これを奇貨として，引用商標に表象される価値，業務上の信用を自己に帰属させるという「不正の目的」をもって，引用商標と実質的に同一の本件商標の登録出願を行ったものであるから，本件商標は，被告が「不正の目的」をもって使用をするものである旨主張する。これに対し，被告は，原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅した経緯があることを知らずに，オカバが「ハイパット」の標章が付された商品の販売事業を安定的に運営するために，防衛的に本件商標の登録出願を行ったものであり，また，被告は，原告に対して，本件商標の商標権を有していることを理由に，ライセンス料の請求や，商標権の買取請求など何らかの請求を行ったことは一切ないのであるから，被告が本件商標の登録出願の際に「不正の目的」を有していなかったことは明らかである旨主張する。
(ア)そこで，まず，引用商標と本件商標の類否について検討するに，引用商標は，「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる標章であり，本件商標は，別紙のとおり，「ハイパット」の片仮名及び「ＨＩＰＡＴ」の欧文字を二段に横書きしてなる商標であるところ，本件商標の構成中，「ハイパット」の片仮名と引用商標とは，その文字構成を共通にするため，両商標は，外観上近似した印象を与え，共に「ハイパット」の称呼を生じ，また，共に特定の観念を生じない造語であることが認められる。これらを総合すると，本件商標は，引用商標に類似する商標であると認められる。
(イ)次に，前記アの認定事実を総合すると，被告による本件商標の登録出願当時，被告グループのオカバは，原告の販売代理店として，約６年以上にわたり，引用商標を付した原告の使用商品を販売しており，被告は，原告が原告の使用商品を表示するものとして引用商標を使用していることを十分に認識していたこと，被告は，事前に原告に問い合わせることのないまま，引用商標と類似する本件商標の登録出願を行い，本件商標登録後もその事実を自ら原告に知らせることはなかったことが認められる。


平成２３年１０月１２日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０２８２号審決取消請求事件（特許）
口頭弁論終結日平成２３年１０月５日
判                決
原            告            シノバ   ・ソシ   エテ・   アノニ   ム訴訟代理人弁護士            橋口泰   典同                          達野大   輔同                          松本    慶訴訟代理人弁理士            志賀正   武同                          高橋詔   男同                          佐伯義   文同                          渡邊    隆被            告            株式会   社スギ   ノマシ   ン訴訟代理人弁護士            松尾和   子訴訟代理人弁理士            弟子丸         健訴訟代理人弁護士            藤井輝   明訴訟代理人弁理士            渡邊    誠訴訟代理人弁護士            水沼    淳訴訟代理人弁理士            鈴木博   子訴訟代理人弁護士            小林正   和
主            文
１特許庁が無効２００８－８００１２４号事件について平成２２年８月２５日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「レーザーによつて材料を加工する装置」とし権利者を原告とする特許第３６８０８６４号（請求項の数１７。以下「本件特許」といい，これに記載された発明を「本件発明」という。）につき被告がその請求項１ないし１７につき無効審判請求をし，これに対し原告が上記特許の請求項を１減じる（訂正後の請求の数１６）と共に特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求をしたところ，特許庁が，上記訂正を認めた上，訂正後の全請求項（１ないし１６）につきこれを無効とする審決をしたことから，これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
２争点は，訂正後の特許請求の範囲請求項１ないし１６記載の各発明（以下，各請求項記載の発明を「本件訂正発明１」等と，全体を「本件各訂正発明」という。）が下記引用例との間で進歩性を有するか（特許法２９条２項），等である。
記・ＥＰ第０５１５９８３Ａ１号公報（発明の名称「材料アブレーション装置，特に歯科用ハンドピース」，公開日１９９２年（平成４年）１２月２日，甲１。以下「甲１文献」といい，これに記載された発明を「甲１発明」という。）
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁等における手続の経緯
ア原告は，平成６年５月３０日の優先権（ドイツ国）を主張して平成７年５月２２日になされた前記名称の国際特許出願（ＰＣＴ／１Ｂ１９９５／０００３９０日本における出願番号は特願平８－５００６０２号，公表公報は特表平１０－５００９０３号）に係る特許（設定登録平成１７年５月２７日，特許番号第３６８０８６４号，請求項の数１７。本件特許）の特許権者である。
イこれに対し，被告は，平成２０年６月３０日，本件特許の請求項１ないし１７につき下記無効理由に基づき無効審判請求をしたところ，特許庁は，これを無効２００８－８００１２４号事件として審理した上，平成２１年５月１１日，下記改正前特許法３６条５項２号（ただし，審決は同号につき「特許を受けようとする発明が明確であること」とするが，下記のとおり，同号は「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項・・・に区分してあること」であって，審決は誤りである。）違反，法３６条４項違反を理由に，特許第３６８０８６４号の請求項１ないし１７に係る発明についての特許を無効とする旨の審決（以下「第１次審決」という。）をした。
記・無効理由１：本件発明１ないし１７は平成６年法律第１１６号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項に規定する要件（実施可能要件）を満たしていない。
・無効理由２：本件発明３及び１０は法３６条５項１号に規定する要件（サポート要件）を満たしていない。（ただし，この無効理由は後記エの審理中に撤回された。）
・無効理由３：本件発明１ないし１７は法３６条５項２号（発明の構成に欠くことができない事項のみを記載）に規定する要件を満たしていない。
・無効理由４：本件発明１，５及び９は法２９条１項３号（新規性なし）に該当する。
・無効理由５：本件発明１ないし１７は法２９条２項（進歩性なし）の規定に違反してなされたものである。
＜判決注＞平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条の規定は，次のとおりである。
・法３６条（特許出願）
１項：特許を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
１特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代
表者の氏名
２提出の年月日
３発明の名称
４発明者の氏名及び住所又は居所
２項：願書には，明細書，必要な図面及び要約書を添付しなければならない。３項：前項の明細書には，次に掲げる事項を記載しなければならない。
１発明の名称
２図面の簡単な説明
３発明の詳細な説明
４特許請求の範囲
４項：前項第３号の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない。５項：第３項第４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。
１特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
２特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。３その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。６項：前項の規定は，その記載が１の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。７項：第２項の要約書には，明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。


ウ原告はこれを不服として平成２１年９月１５日に審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２１年（行ケ）第１０２７７号）を提起するとともに，同年１２月１１日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求（訂正２００９－３９０１５１号。旧請求項６を削除し，他の請求項の内容を変更するもの。請求項の数１６。以下「本件訂正審判請求」という。）をしたところ，当庁は平成２２年１月１９日に特許法１８１条２項に基づき上記第１次審決を取り消す旨の決定をした。
エ特許庁は上記決定を受けて無効２００８－８００１２４号事件の審理を再開し，その中で本件訂正審判請求は特許法１３４条の３第５項により訂正請求（以下「本件訂正」という。請求項の数１６）とみなされたところ，特許庁は，平成２２年８月２５日，「訂正を認める。特許第３６８０８６４号の請求項１ないし１６に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（第２次審決・本件審決）をし，その謄本は同年８月２７日原告に送達された。
(2)発明の内容
上記のとおり本件訂正は，訂正前（設定登録時）の旧請求項６を削除しその余の請求項の内容を変更したものであるが，請求項の数が１６である本件訂正後の請求項１ないし１６の内容は，以下のとおりである（下線部分は訂正箇所，甲４３，４４。本件訂正発明１～１６）。
・【請求項１】
収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービーム（３）を導く液体ビーム（１２）がノズル（４３）により形成され，加
工すべき加工片（９）へ向けられるものにおいて，
前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディス
ク状液体供給空間（３５）が形成され，
前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）
を有し，
レーザービームガイドとして作用する液体ビーム（１２）へレーザービ
ーム（３）を導入するため，
前記レーザービーム（３）がノズル（４３）のノズル通路（２３）の前
記ノズル入口開口（３０）の所で収束され，
前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるよう
に導かれ，
それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における
液体の流速が，十分に高く決められるようにし，
したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される
ことを特徴とする，
材料を加工する方法。
・【請求項２】
ノズル入口開口（３０）に形成された液体ビーム（１２）が，そのビーム形成の直後に，エアクッション（３９）によって囲まれ，したがってノ
ズル壁から“絶縁”されていることを特徴とする，
請求項１記載の方法。
・【請求項３】
液体としてシリコンオイルが使用され，かつ０．２５μｍと２．１μｍの間の波長を有するレーザービームが使用されることを特徴とする，請求項１又は２記載の方法。
・【請求項４】
加工片（９）の材料加工の際にその通口（２４）から通り抜けたかつ／又はここから流出した液体ビーム（１２）の液体が捕獲され，フィルタに通され，かつノズル（４３）に戻されることを特徴とする，請求項１ないし３の１つに記載の方法。
・【請求項５】
レーザービーム（３）を送出するレーザー（１），及び液体ビーム（１２）を形成するノズル通路（２３）を備えたノズル（４３）とビームガイドとしての液体ビーム（１２）へレーザービーム（３）を導入する光学要素（２１，２５）とを有する加工モジュール（７）によって，請求項１な
いし４の１つに記載の方法を実施する装置において，
前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディス
ク状液体供給空間（３５）が形成され，
前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）
を有し，
前記光学要素（２１，２５）が，レーザービーム（３）を，ノズル通路（２３）の前記ノズル入口開口（３０）の所で収束させ，前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるよう
に導かれ，
それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流速が，十分に高くあらかじめ与えることができ，したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，液体内における熱レンズの形
成が抑圧されていることを特徴とする
装置。
・【請求項６】
ノズル通路（２３）及びノズル入口開口（３０）の範囲の表面，及び液体が，電気的に絶縁されており，かつノズル入口開口（３０）及びノズル通路（２３）の範囲における液体の流速が，材料取除き速度を高めるために液体ビームの帯電を行なうように，高く選ばれていることを特徴とす
る，
請求項５記載の装置。
・【請求項７】
ノズル通路（２３）の液体入口縁（３７）が，５０μｍより小さい半径
を有する鋭い縁に構成されていることを特徴とする，
請求項５又は６に記載の装置。
・【請求項８】
ノズル出口開口（４０）が，ノズル入口開口（３０）に対して広げられており，かつノズル通路（２３）の広がりが，その上側１／３のところに
おいてすでに始まっていることを特徴とする，
請求項５ないし７の１つに記載の装置。
・【請求項９】
空間的に離れたところにあるレーザー（１）からフォーカスユニット（２１，２５）へレーザービームを供給するビームガイド（６）が設けられて
いることを特徴とする，
請求項５ないし８の１つに記載の装置。
・【請求項１０】
液体がシリコンオイルであり，レーザービームが０．２５μｍと２．１


μｍの間の波長範囲内にあることを特徴とする，
請求項５ないし９の１つに記載の装置。
・【請求項１１】
材料加工の際に加工片通口から通り抜けたかつ／又は加工片から流出した液体を捕獲する捕獲槽（１１），及び捕獲槽（１１）からポンプ吸出し可能な液体を浄化してノズル通路（２３）へ戻すことができるフィルタユニット（１５）を有するポンプ（１７）が設けられていることを特徴と
する，
請求項５ないし１０の１つに記載の装置。
・【請求項１２】
複数の軸線方向液体通路（６１ａ，６１ｂ）を介して，ディスク状液体供給空間（３５）へ液体が供給されることを特徴とする，請求項１記載の方法。
・【請求項１３】
液体がリング通路（６３）を介して，軸線方向液体通路（６１ａ，６１ｂ）へ導入され，これらの液体通路からディスク状液体供給空間（３５）
へ供給されることを特徴とする，
請求項１２記載の方法。
・【請求項１４】
液体供給空間（３５）の高さが挿入体（５３）のねじ込み深さにより調
節可能であることを特徴とする，
請求項５記載の装置。
・【請求項１５】
ディスク状液体供給空間（３５）へ液体を供給する複数の軸線方向液体通路（６１ａ，６１ｂ）が設けられていることを特徴とする，請求項５記載の装置。
・【請求項１６】
リング通路（６３）が設けられ，このリング通路から液体が，複数の軸線方向通路（６１ａ，６１ｂ）を介してディスク状液体供給空間（３５）
へ供給されることを特徴とする，
請求項５記載の装置。
(3)審決の内容
ア審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，①本件訂正は，特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，適法である，②前記無効理由３（法３６条５項２号違反・ただし，同号の条文が正しくは「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項・・・に区分してあること」であるのに，「特許を受けようとする発明が明確であること」と誤って判断している。）・無効理由１（法３６条４項違反）・無効理由４（法２９条１項３号違反）はいずれも認められないが，③本件訂正後の発明（本件各訂正発明）は甲１発明等に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明することができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない（無効理由５），等というものである（無効理由２は審理の途中で主張撤回）。イなお，審決が認定した甲１発明の内容，本件訂正発明１と甲１発明との一致点及び相違点１，２は，次のとおりである。
(ｱ)甲１発明の内容
「合焦されるレーザービームによる材料アブレーション方法であって，レーザービーム１０を導く液状流体噴流３２がノズル２０により形成
され，加工すべき材料へ向けられるものにおいて，
前記ノズル２０の上面と，前記ノズル２０の上方に配置されるとともに前記レーザービーム１０に対して透明なウインドウ３６の下面との間には，前記液状流体噴流３２を形成するための液体を供給するチャン
バー３０が形成され，
前記ノズル２０は，ノズル通路のノズル入口開口を有し，レーザービームガイドとして作用する液状流体噴流３２へレーザー
ビーム１０を導入するため，
レーザービーム１０がノズル２０の管路４４の入口開口の所で合焦
され，
チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，順定常状態が確保される，材料アブレーション方法。」
(ｲ)一致点
「収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービームを導く液体ビームがノズルにより形成され，加工すべき加工片へ向
けられるものにおいて，
前記ノズルの上面と，前記ノズルの上方に配置されるとともに前記レーザービームに対して透明な窓の下面との間には，前記液体ビームを形成するための液体を供給する液体供給空間が形成され，
前記ノズルは，ノズル通路のノズル入口開口を有し，
レーザービームガイドとして作用する液体ビームへレーザービーム
を導入するため，
前記レーザービームがノズルのノズル通路の前記ノズル入口開口の
所で収束され，
液体供給空間へ液体が供給される，
材料を加工する方法。」
(ｳ)相違点１
「『液体供給空間』について，本件訂正発明１は『ディスク状』であるが，甲１発明はそのようなものではない点。」
(ｴ)相違点２
「液体供給空間への液体の供給について，本件訂正発明１は，『ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流速が，十分に高く決められるようにし，したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される』ものであるが，甲１発明は，『チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，順定常状態が確保される』ものであり，『熱レンズの形成が抑圧される』か不明である点。」
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決には，以下のとおりの誤りがあるから，審決は違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（相違点１についての判断の誤り）
(ｱ)   審決は，本件訂正発明１と甲１発明についての相違点１について，「『ディスク状』の『液体供給空間』それ自体は，甲第１３，１４号証にみられるごとく周知である。」（審決６２頁５～６行）と判断しているが，誤りである。
すなわち，甲１３（特開昭５０－１１８１２１号公報。発明の名称「流動媒体，特に燃料用の噴出ノズル」，公開日昭和５０年９月１６日。以下「甲１３文献」という。）及び甲１４（特開平６－４２４３２号公報。発明の名称「液状媒体用噴射ノズル」，公開日平成６年２月１５日。以下「甲１４文献」という。）は，本件訂正発明１と技術分野が全く異なっており，噴出される流体の形状も甲１発明では円柱状の層流噴流であるのに対し，甲１３文献及び甲１４文献のものは広く拡散して霧状となるものである。


甲１３文献及び甲１４文献は，「ディスク状液体供給空間」が，いわゆるウォータージェット，特にウォータージェットの中でも層流噴流を形成する技術分野において公知であることを示したものではないし，少なくとも層流の噴流中にレーザービームを導入して材料を加工する技術分野において公知であることを示したものでなく，何らの示唆等もない。
本件訂正発明１は層流を作るものであるのに対し，甲１３文献及び甲１４文献は乱流を作るもので，全く異なるものである。そして，甲１３文献の「円板状の間隙１５」及び甲１４文献の「円板状の隙間１５」は，層流の噴流を形成するための「ディスク状液体供給空間」であるということはできない。
したがって，甲１３文献及び甲１４文献は，本件訂正発明１のディスク状液体供給空間に対する周知例，公知例とすることが不適切なものである。
以上により，本件訂正発明１のディスク状液体供給空間について，甲１３文献及び甲１４文献を挙げて周知とした審決の判断には誤りがある。
(ｲ)被告の主張に対する反論
被告は，「ディスク状」の液体供給空間の周知性を補強する証拠として，新たに，乙１（特開平３－６８４６８号公報。以下「乙１文献」という。），乙２（特開昭６３－２５１１９９号公報。以下「乙２文献」という。），乙３（特開昭６３－２６７１９９号公報。以下「乙３文献」という。），乙４（「AppliedPhysicsLetters   Vol.43№9pp876-878〔Laser-enhanced   jetplating    :A    methodof    high-speedmasklesspatterning〕」１９８３年１１月作成。以下「乙４文献」という。），乙５（   「Journal   ofthe    ElectrochemicalSociety    Vol.132,№11,pp2575-2581〔   Electrochemicaland    MetallurgicalAspects    ofLaser-enhancedjetPlating   ofGold〕」１９８５年１１月作成。以下「乙５文献」という。），及び乙６（「Journalofthe   ElectrochemicalSocietyVol.136,№8,pp2251-2256〔Jet   andLaser-jetElectrochemicalMicromachiningofNickel   andSteel〕１９８９年８月作成。以下「乙６文献」という。）を提出している。
しかし，乙１文献は，いわゆる液体による高圧洗浄の技術に関するもので，この高圧洗浄の代表的な用途は，プラント洗浄や配管洗浄あるいは金型洗浄等のような広い面積の表面洗浄であって，層流の噴流中にレーザービームを導入して材料を加工するという本件訂正発明１の技術分野とは全く異なるし，液体が広角に噴射されるものであるから技術思想において何らの近接性もなく，ディスク状空間は開示されていない。乙２文献は，高圧液噴射加工装置に関するもので，加工装置であるという点では本件訂正発明１と共通するが，乙２文献においては，強い衝撃力によって被加工物を加工するのであってレーザーは全く関係がないから，その技術分野は層流の噴流中にレーザービームを導入して材料を加工するという本件訂正発明１の技術分野と異なり，技術思想も何ら近接せず，そもそも乙２の液体供給空間はディスク状とはいえない。乙３文献は，ウォータージェット切断用アブレッシブノズルチップに関するものであり，加工装置であるという点では本件訂正発明１と共通するが，乙３文献においては，研磨剤を混入して被加工物の切断を行うのであってレーザーは全く関係がないから，その技術分野は，層流の噴流中にレーザービームを導入して材料を加工するという本件訂正発明１の技術分野とは異なり，技術思想も何ら近接せず，そもそも乙３文献の液体供給空間がディスク状とはいえない。
乙４ないし乙６文献はいわゆるメッキに関する技術が記載されたものであり，材料の切断等の加工をするものではなく，層流の噴流中にレーザービームを導入して材料を加工するという本件訂正発明１の技術分野と異なるため，本件訂正発明１のディスク状液体供給空間に対する周知例とならない。
以上のとおり，これらの証拠は，「ディスク状」の液体供給空間の周知性を示す証拠ではない。
イ取消事由２－１（相違点２についての判断の誤り：論理付けの誤り）(ｱ)相違点２に関する審決の論理付けは，次の３段階に分けられる。①レーザービームの利用において熱レンズ現象が生じ，それが甲１発明のノズル損傷の原因であると究明すること。
②「熱レンズの形成」を抑制する手段として，レーザービームが透過する範囲において，液体がよどむことなく流れるという「思想」を想到すること。
③「液体がよどむことなく流れる」ようにするため，形状を「ディスク状」とし，さらに，「周辺から液体を供給」し，ノズル開口周りにおいて流速を高くする，という構成の採用を想到すること。審決は，上記いずれの段階においても当業者であれば容易に想到できると判断しているが，次のとおり，誤りである。
(ｲ)上記①の「熱レンズ現象」について
この点に関し，審決は，「レーザービームの利用において，『熱レンズ』現象が生じると，ビームが影響を受けることは，甲第９，１６，１７号証にみられるごとく周知である。」（審決６２頁１０～１１行），「セッティングに誤りがない場合，他の原因を究明することは当然であるから，他の原因の一つとして，上記周知技術を踏まえ，『熱レンズ』現象に想到することに，格別の困難性は認められない。」（審決６２頁２０～２２行）と判断する。
しかし，熱レンズの発生は，固体においてはよく知られていたが，流体においてはあまり知られておらず，動きのある流体においては全く知られていなかったものであって，実際，本件特許の出願当時，本件特許の技術分野において熱レンズに言及した文献は存在しない。審決が指摘する甲９（「JournalofApplied   PhysicsVol.36,No.36pp.3-8」。以下「甲９文献」という。），甲１６（特開平６－１１２５７５号公報。以下「甲１６文献」という。），甲１７（特開平６－５９６２号公報。以下「甲１７文献」という。）は，いずれも本件訂正発明１の技術分野における熱レンズ現象に関する文献ではない。本件訂正発明１の技術分野において熱レンズがノズル損傷の原因であることは，本件特許の発明者が高度な実験設備を準備し実験してはじめて実証されたものである。