丙事件は，甲事件の反訴として提起されたものであるところ，甲事件には，原告らが，本件各発明につき，原告Ｂが原告Ａないし原告大林精工に開示した行為や，原告大林精工又は原告Ｂが特許出願した行為について，被告に対して不法行為による損害賠償債務を負わないことの確認を求める訴えが含まれていたものと認められる。そして，丙事件のうち不法行為による損害賠償を求める訴えは，被告が，本件発明につき原告大林精工又は原告Ｂが特許出願した行為等について，原告らに不法行為による損害賠償債務が発生すると主張して，原告らに対し，損害賠償金の支払を求める訴えであるから，同請求は，本訴である甲事件に関連する請求であり，反訴の要件を満たすといえる（民訴法１４６条１項柱書）。原告らは，丙事件のうち不法行為による損害賠償請求に係る訴えは，東京地方裁判所に管轄がないとか，著しく訴訟手続を遅滞させるなどと主張し，反訴の要件を満たさないと主張するが，同請求は，原告大林精工又は原告Ｂによる日本での特許出願をもって不法行為を構成すべき主たる事実として主張する不法行為に関する訴えであるから，日本国特許庁の所在地（特許出願をした地）である東京都千代田区を管轄する東京地方裁判所が管轄権を有するというべきであるし（民訴法５条９号），当裁判所は，平成２７年１０月１４日に丙事件に係る反訴状が提出されてから約５か月後の平成２８年３月１８日に本件の口頭弁論を終結するに至っているから，丙事件の提起が著しく訴訟手続を遅滞させるということもない。イ訴えの利益の有無及び信義則違反の成否について原告らは，丙事件における不法行為による損害賠償請求に係る訴えのうち，韓国訴訟手続に要した訴訟費用を損害として請求する部分は，名古屋高等裁判所の確定判決により認容された部分については訴えの利益を欠き，同判決や水戸地方裁判所下妻支部判決によって，強制執行をすることが許可されなかった部分については，執行判決請求訴訟事件の不当な蒸し返しであるから信義則違反により，いずれも不適法となると主張する。
確かに，一般に，日本での訴訟手続に要した訴訟費用については，訴訟費用額の負担の裁判（民訴法６１条以下）及び訴訟費用額の確定手続（同法７１条）が用意されており，同手続の結果確定した債務名義により強制執行することもできるのであるから（民事執行法２２条４号の２），訴訟費用について重ねて給付の訴えを提起する利益を欠くことが多いものと考えられる。また，前記前提事実によれば，韓国訴訟手続の訴訟費用については，韓国判決において訴訟費用額の負担の裁判がされ，ソウル中央地方法院司法補佐官による訴訟費用額の確定決定もされているところ，訴訟費用額の負担を定める判決も外国裁判所の判決であることに変わりはないから，一般に，外国判決の執行を求める訴えを提起することにより，その強制執行を求めることができるといえる（民事執行法２４条，２２条６号）。しかしながら，外国判決の執行を求める訴えが認められるには，民訴法１１８条各号に定める要件を満たす必要があり，日本における訴訟費用額の負担の裁判と異なり，直ちに日本国内における執行力を有するものではない（現に，民訴法１１８条１号の要件を欠くことを理由に，確定した名古屋高等裁判所判決は韓国判決の大部分について，水戸地方裁判所下妻支部判決は韓国判決の全てについて，強制執行を認めていない。）。また，前記名古屋高等裁判所判決（甲６２）は，その主文において，「控訴人（判決注：被告を指す。）と被控訴人（判決注：原告大林精工を指す。）及びＢとの間の大韓民国ソウル高等法院２００７ナ９６４７０号事件について，同裁判所が平成２１年１月２１日に言い渡した原判決別紙記載の判決に基づき，同判決注の『訴訟費用は被告らの負担とする。』との部分のうち，本判決別紙２目録順番１及び２の特許に係る部分の費用の限度で，控訴人が被控訴人に対し強制執行することを許可する。」と記載するにとどまり，被告が具体的にどの限度で原告大林精工に対して強制執行することができるかは判然としないというほかない。かかる状況にあっては，韓国訴訟手続の訴訟費用に属する費用であっても，原告らの不法行為と相当因果関係がある損害である場合には（この点は，本案の問題である。），これを請求する給付の訴えを提起する必要性は認められるというべきであり，韓国訴訟手続の訴訟費用の一部について強制執行することを認める日本の裁判所の確定判決の存在をもって，直ちに訴えの利益を欠くということはできない。また，外国判決の執行を求める訴えの審理においては，当該外国判決の裁判の当否については審理の対象とならず（民事執行法２４条２項），被告が原告らの不法行為により訴訟費用相当額の損害を受けたかどうかは審理の対象となっていないのであるから，丙事件の提起が執行判決請求訴訟事件の不当な蒸し返しに当たるということはできない。
ウ争点１の小括
以上によれば，丙事件のうち不法行為による損害賠償請求に係る訴えは，反訴の要件を満たし，訴えの利益を認めることができるほか，信義則に反する違法な訴えということはできず，甲事件の反訴として適法な訴えと認められる。(2)争点６（不法行為による損害賠償請求権について消滅時効が成立するか）に
ついて
ア事案に鑑み，消滅時効の成否について先に検討する。なお，原告らによる消滅時効の援用が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきものであるとは認められない。また，被告は，原告らによる不法行為を原因付ける事実関係として，原告大林精工又は原告Ｂによる日本での特許出願を主要な事実として主張していることからすれば，同請求権の判断において適用すべき法は，日本法であると認められる（法の適用に関する通則法〔平成１８年法律第７８号〕附則３条４項，平成１８年法律第７８号による廃止前の法例〔明治３１年法律第１０号〕１１条）。イ各項目末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(ｱ)被告は，２００３年（平成１５年）１月１３日，原告大林精工から，被告が製造，販売等する液晶ディスプレイが，原告大林精工の保有する本件特許権１－１及び対応する外国特許権を侵害する旨の警告を受け，同年２月１２日には，原告大林精工が日立製作所との間でライセンス契約を締結した旨が記載された警告状を受領した（甲３０，６５）。


(ｲ)被告は，原告大林精工及び同社が保有する特許権について調査したところ，原告大林精工が液晶表示装置に関する事業を行っていないこと，本件特許権１－１に係る特許出願手続において，原告Ｂが審査官との面談に出席していたことなどを覚知し，これらの事実などから，被告は，原告大林精工が保有する本件特許権１－１ほか，複数の特許出願に係る発明は，いずれも原告Ｂを含むＬＧ電子の従業員が同社に在職中にした職務発明であり，同社からＬＣＤ関連の事業部門の譲渡を受けた被告に帰属すべき発明について，被告に無断で特許出願されたものと考えるに至り，平成１５年１０月２８日，原告大林精工に対し，本件特許権１－１ないし同１－５に係る特許権又は特許を受ける権利並びに平成１０年６月末までにされた全ての液晶表示装置に係る特許出願に関する特許を受ける権利を被告に譲渡するよう求めた（甲１７，３０，乙６）。
(ｳ)更に，被告は，原告大林精工だけでなく，原告Ｂも，同人名義又は同人の父あるいは三国電子有限会社名義にて，被告に帰属すべき発明を特許出願している旨覚知した。そこで，被告は，２００４年（平成１６年）３月２３日，被告に帰属すべき発明に係るものと考えられる特許権又は特許出願をリストアップし，これらに係る特許権又は出願人としての地位を被告に移転すること，同合意書の締結前にされた実施権設定，譲渡又は担保の設定は無効であることを確認することなどを内容とする合意書の案を作成し，これを原告大林精工及び原告Ｂに宛てて送付した。同合意書案には，本件発明１及び同２に係る特許権又は特許出願が全て列挙されていた（甲２，３０）。
ウ以上の事実関係からすれば，被告は，遅くとも平成１６年３月２３日の時点において，本件発明１及び同２について，本来被告に帰属すべき発明であるのに，原告大林精工又は原告Ｂが，自らを出願人として日本において特許出願し，これらの出願の内容が公開されていること，また，原告大林精工が第三者との間でライセンス契約を締結してライセンス料を受領していることを具体的に認識したというべきである。そうすると，原告大林精工及び原告Ｂによる特許出願や，これに先立つ原告Ａによる本件発明１の取得行為等を原因とする不法行為について，被告が「損害及び加害者を知った時」（民法７２４条）は，同日（平成１６年３月２３日）というべきである（なお，本件特許権３に係る特許出願との関係でも，これらの出願が本件特許権２－２又は同２－４に係る特許出願の分割出願であることからすれば，平成１６年３月２３日が消滅時効の起算日になるというべきである。）。この点について，被告は，被告が原告らの不法行為による損害を認識したのは，韓国訴訟手続における上告理由補充書を受領した２００９年（平成２１年）８月１１日であると主張するが，「損害を知った時」とは，必ずしも損害の具体的な金額を認識することを要するものではなく，対象となる行為が不法行為に該当すること及びこれについて賠償すべき損害が生じていることをもって足りると解されるところ，上記認定に係る事実関係によれば，被告は，被告に属すべきと認識していた発明が特許出願され，かつ，その一部について第三者との間でライセンス契約が締結されていることを認識し，平成１６年３月２３日には，対象となる発明を列挙した上で，特許権又は特許を受ける権利の移転を求め，また，既に設定された実施権等は無効とすることなどを内容とする合意書案を作成して原告らに送付しているのであるから，遅くとも同日には「損害及び加害者を知った」というほかはない。そうすると，平成１６年３月２３日の３年後である平成１９年３月２３日の経過をもって，同損害賠償請求権につき消滅時効が完成しているところ，原告らは，前記前提事実のとおり，平成２７年２月１０日，同消滅時効を援用したから，被告の原告らに対する損害賠償請求権は，もはやこれを肯定することができない。エ被告は，平成２３年にされた米国新訴訟の提起や，平成２５年にされた甲事件請求に対する棄却の答弁が裁判上の請求に当たり，時効が中断したと主張するが，既に認定したところによれば，これらは時効完成後の事由であって，時効を中断させるものではない。
被告は，平成１８年に韓国で提起した訴訟が裁判上の請求に当たり，時効が中断したとも主張するが，前記前提事実によれば，被告は，当初こそ韓国訴訟手続において損害賠償を請求していたものの，後に同請求を取り下げているのであるから，この点のみをもっても，韓国での訴訟の提起をもって，裁判上の請求として時効が中断したということはできない。
被告は，原告Ａ及び原告Ｂが合意書（甲２）に署名したことをもって，原告らが損害賠償債務を承認したとして時効が中断したと主張するが，同合意書には，原告らが被告に対して損害賠償義務を負うことはおろか，原告らが被告に属するべき技術を無断で出願したことなども記載されていないのであるから，合意書への署名をもって原告らが損害賠償債務を承認したものと解することは困難である。オなお，被告は，原告らによる消滅時効の援用が信義則に反するとか，権利の濫用であるなどとも主張するが，被告は，現に，米国や韓国において，原告らに対して訴訟を提起していたのであって，日本において原告らに対する損害賠償請求訴訟を提起することが格別困難であったなどの事情はうかがわれず，まして，被告が日本において原告らに損害賠償請求訴訟を提起することを原告らが積極的に妨げた等の事情があるとはいえないから，原告らによる消滅時効の援用が信義則に反するとか，権利の濫用に当たるということはできない。
カ争点６の小括
以上によれば，仮に，原告らの行為が不正競争行為又は一般不法行為に当たるとしても，同行為を原因とする被告の原告らに対する損害賠償請求権は，時効により消滅したものと認められる。


(3)争点５（原告らの不法行為により被告が受けた損害の額）について上記(2)のとおり，被告の損害賠償請求権は時効により消滅したというべきであるから，その余の争点について検討するまでもなく，被告による損害賠償請求には理由がないが，更に付言するに，被告は，原告らによる不正競争行為又は一般不法行為によって６億円を下ることのない損害を受けたと主張するところ，このうち，本件ライセンス契約によるライセンス料相当額（５億円）については，後記２において詳述するとおり，ＬＧ電子又は被告は，本件ライセンス発明につき日本で特許出願をしなかったのであるから，原告らの行為がなければ，被告において本件ライセンス発明について５億円のライセンス料を得ることができたという関係にはなく上記ライセンス料相当額は，被告の主張する原告らの不正競争行為又は一般不法行為と相当因果関係のある損害とは認められないし，前記前提事実によれば，韓国訴訟手続は，被告が，被告と原告大林精工及び原告Ｂとの間に契約が成立したと主張してその履行を求める訴訟を提起したものであるから，その訴訟費用に相当する５２０万４０１４円が，被告の主張する原告らの不正競争行為又は一般不法行為と相当因果関係のある損害とも認め難い。また，その余の損害については，これを認めるに足りる証拠は，何ら提出されていない。
したがって，被告による損害賠償請求は，この点においても理由がないというべきである。
(4)不法行為による損害賠償請求についてのまとめ以上によれば，本件各発明の職務発明該当性及び営業秘密該当性について判断するまでもなく，被告は，原告らに対し，原告らの不正競争行為又は一般不法行為を原因とする損害賠償請求権を有するものではないから，甲事件のうち，原告らが不正競争行為により被告に対して損害賠償債務を負わないことの確認を求める請求にはいずれも理由があり（主文１項ないし３項），丙事件のうち，原告らに対して不法行為を原因とする損害賠償を求める請求には理由がない。２不当利得によるライセンス料等相当額の返還請求の成否（争点７及び８）に
ついて
(1)次に，原告大林精工が，本件ライセンス発明（本件発明１－１ないし同１－５）について自己を特許権者として特許出願して特許権の登録を受けた上，日立ディスプレイズとの間で本件ライセンス契約を締結して５億円を受領した事実を原因とする，被告の原告らに対する５億円及び利息の不当利得返還請求について検討する。なお，この点についても，被告は，不当利得を原因付ける事実関係として，原告大林精工による日本での特許出願を主要な事実として主張していることから，同請求権の判断において適用すべき法は，日本法であると認められる（法の適用に関する通則法附則３条４項，法例１１条）。
(2)ア被告は，原告大林精工が本件ライセンス発明につき日本で特許出願をして本件ライセンス特許権を取得したことにより，ＬＧ電子又は被告が同発明について日本で特許出願し又はノウハウとして秘匿することにより営業上の利益を受ける機会を失うという「損失」を受けたものと主張し，原告大林精工が受けたライセンス料相当額を不当利得として返還するよう求めている。イそこで検討するに，被告が主張する本件ライセンス発明の各構成及びそれらの特許を受ける権利を被告が承継したとする理由は，次のとおりである。(ｱ)本件発明１－１について，被告は，「画素電極（液晶駆動電極）と共通電極という２種類の画素電極を用い，これらを『く』の字型に屈曲させることにより，画素電極に電圧が加えられた際に，単位画素内の液晶分子を，左回転と，右回転の２方向に回転させる作用を有する構成」（第１の構成），「映像信号配線を屈曲させると共に，色フィルター及びブラックマスクも映像信号配線と同一の角度で屈曲させる構成」（第２の構成）及び「画素電極を構成する共通電極の一部が映像信号配線を両側から挟み込むように配置されている構成」（第３の構成）からなる発明と主張し，このうち第１の構成は，ＬＧ電子の従業員であるＣが１９９６年（平成８年）３月頃にした職務発明であってＬＧ電子が出願人となり同年６月２２日に韓国で特許出願し，その後米国でも特許出願した発明（Ｃ第１発明）に相当し，第２の構成及び第３の構成は，Ｃ第１発明を知得した原告Ｂが，ＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加した構成であるとして（被告は，当初，第１の構成のみが本件発明１－１の特徴的部分であり，その余の構成は発明の付随的部分と主張していたが〔被告第４準備書面１９頁以下〕，現在も同主張を維持しているかは必ずしも判然としない。），本件発明１－１が全体としてＬＧ電子の職務発明に当たると主張する。
(ｲ)本件発明１－２について，被告は，「共通電極がアクティブマトリックス基板のパッシベージョン層の上に形成され，映像信号配線の両側に映像信号配線とオーバーラップするように共通電極が配置される構成」（オーバーラップ構成）を含むものと主張し，オーバーラップ構成は，ＬＧ電子の従業員であるＣが，１９９６年（平成８年）５月から６月頃にした職務発明であってＬＧ電子が出願となり１９９７年（平成９年）１２月に韓国で特許出願した発明（Ｃ第２発明）に相当し，その余の構成は，Ｃ第２発明を知得した原告Ｂが，ＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加した構成であるとして，本件発明１－２が全体としてＬＧ電子の職務発明に当たると主張する。


(ｳ)本件発明１－３について，被告は，「第１の構成」と「第２の構成」のほか，「液晶駆動電極と共通電極との電極間距離が１画素内で２種類以上の組合せからなる構成」を含むものと主張し，このうち「第１の構成」はＣ第１発明に相当し，「第２の構成」は原告ＢがＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加したものであり，「液晶駆動電極と共通電極との電極間距離が１画素内で２種類以上の組合せからなる構成」は，原告Ｂが１９９７年（平成９年）１月３０日にＬＧ電子での職務上作成した「５ＭＡＳＫ－ＺＩＧＺＡＧ－ＩＰＳ開発」と題する報告書（乙２４）に記載されているとおり，原告ＢがＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加した構成であり，その余の構成もＣ第１発明を知得した原告Ｂが，ＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加した構成であるとして，本件発明１－３が全体としてＬＧ電子の職務発明に当たると主張する。(ｴ)本件発明１－４について，被告は，「第１の構成」と「第２の構成」のほか，①「横電解方式液晶ディスプレイにおいて，アルミニウム系の合金が走査信号配線を被覆しており，映像信号配線との交差部のアルミニウム系合金の表面にアルミニウム酸化物層が形成されている構成」及び②「走査信号配線を銅で形成するとの構成」を含むものと主張し，このうち「第１の構成」はＣ第１発明に相当し，「第２の構成」は原告ＢがＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加したものであり，上記①の構成は，ＬＧ電子が１９９４年（平成６年）１２月２０日に韓国でした特許出願に係る特許公報（乙７０）に記載されているＬＧ電子の技術情報であり，上記②の構成は，ＬＧ電子が１９９７年（平成９年）１０月２４日に韓国でした特許出願に係る特許公報（乙７１）に記載されているＬＧ電子の技術情報であり，その余の構成もＣ第１発明を知得した原告Ｂが，ＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加した構成であるとして，本件発明１－４が全体としてＬＧ電子の職務発明に当たると主張する。
(ｵ)本件発明１－５について，被告は，「第１の構成」と「第２の構成」のほか，「電極傾斜部分を設ける構成」を含むものと主張し，このうち「第１の構成」はＣ第１発明に相当し，「第２の構成」は原告ＢがＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加したものであり，「電極傾斜部分を設ける構成」は，Ｃが１９９７年（平成９年）１月２８日にＬＧ電子の職務上作成した特許出願稟議書（乙７２）に記載されているとおり，Ｃがした職務発明であり，その余の構成もＣ第１発明を知得した原告Ｂが，ＬＧ電子での職務上知得し又は開発した技術を付加した構成であるとして，本件発明１－５全体がＬＧ電子の職務発明に当たると主張する。(ｶ)以上のとおり，本件ライセンス発明の構成についての被告の主張は，いずれも，本件ライセンス発明には，ＬＧ電子の従業員であるＣが１９９６年（平成８年）３月頃に発明したというＣ第１発明，又は，同人が同年５月から６月頃に発明したというＣ第２発明が含まれているというものである。
ウ次に，被告が主張するＣ第１発明とＣ第２発明の内容は，次のとおりである。(ｱ)Ｃ第１発明について，被告は，「画素電極を『く』の字に屈曲させる発明」であって，その具体的内容は，Ｃ作成に係る１９９６年〔平成８年〕３月１３日付け「ＩＰＳ関係Ｉｄｅａ」と題する報告書簡（甲１４号証の添付資料５）に記載され，その後ＬＧ電子社内での稟議（同添付資料６）を経て，同年６月２２日に韓国で特許出願され，同出願を優先権主張の基礎として１９９７年（平成９年）６月２０日に米国で特許出願され，韓国及び米国でいずれも特許登録されたもの（同添付資料７）と主張する。
(ｲ)Ｃ第２発明について，被告は，「共通電極がアクティブマトリックス基板のパッシベージョン層の上に形成され，映像信号配線の両側に映像信号配線とオーバーラップするように共通電極が配置される構成」であって，その具体的内容は，Ｃ作成に係る１９９７年（平成９年）１月付けの複数の稟議書（乙２６，７２，９０，９１）に記載され，ＬＧ電子社内での稟議を経て，同年７月１２日に韓国で特許出願され，その後特許登録されたもの（乙２５）と主張する。(ｳ)原告らが主張する，１９９６年（平成８年）当時にはＣ第１発明及びＣ第２発明がいずれも公知であったとの主張をひとまず措いて，上記被告主張に係るＣ第１発明，Ｃ第２発明と，本件ライセンス特許権に係る願書に添付された明細書及び図面（乙４の１，乙１９の１ないし４参照）とを対照すると，本件発明１－１，同１－３ないし同１－５には，被告がＣ第１発明と主張する構成が含まれており，本件発明１－２には，被告がＣ第２発明と主張する構成が含まれているものと認められる。


エ(ｱ)ところで，ＬＧ電子は，Ｃ第１発明について１９９６年（平成８年）６月２２日に，Ｃ第２発明について１９９７年（平成９年）７月１２日に，いずれも韓国で特許出願し，Ｃ第１発明については上記韓国での特許出願を優先権主張の基礎として米国でも特許出願しているが，日本においては，Ｃ第１発明，Ｃ第２発明とも，上記韓国での特許出願を優先権主張の基礎とする特許出願を行っておらず，これを行うことができなかったとする合理的な理由もうかがわれない。そうすると，Ｃ第１発明及びＣ第２発明とも，上記韓国における特許出願が公開されることにより新規性を失うに至るのであるから（特許法２９条１項３号），ＬＧ電子及び同社からＬＣＤ関連の事業部門の譲渡を受けた被告は，自らの行為により，日本においてＣ第１発明及びＣ第２発明を実施する権利を専有しないことを選択したものと評価せざるを得ない（日本において特許を受けないことを選択したということのほかに，ノウハウとして秘匿しないことをも選択したものといわざるを得ない。）。したがって，原告Ｂが本件ライセンス発明を原告Ａに開示し，また原告大林精工によって特許出願されることがなければ，ＬＧ電子又は被告において，本件ライセンス発明について特許出願して特許を受け，第三者からライセンス料を得られたであろう，すなわち，ＬＧ電子又は被告がライセンス料相当額の「損失」を受けたものと認めることは困難というほかはない。
(ｲ)なお，本件ライセンス発明とＣ第１発明，Ｃ第２発明とは完全に同一ではなく，Ｃ第１発明又はＣ第２発明に構成が付加されている部分があるが，そもそもこれら付加された構成が本件ライセンス発明の特徴的部分に係るものかという点を措くとしても，これらの構成は，いずれも原告Ｂ作成に係る報告書（乙８，２４），Ｃ作成に係る特許出願稟議書（乙７２）又はＬＧ電子の出願に係る特許（乙７０，７１）に開示されている技術に係るものであるから，ＬＧ電子は，遅くとも１９９７年（平成９年）にはこれらの構成を認識していたと認められるところ，Ｃ第１発明及びＣ第２発明について日本で特許出願しなかったのと同様に，これらの構成を付加した発明について日本で特許出願していないのであるし（なお，被告は，原告Ｂの隠蔽行為によって，本件ライセンス発明を認識できなかったというのであるが，そもそも「原告Ｂの隠蔽行為」としていかなる行為を主張しているのか判然としない上に，仮に，原告大林精工の名義を用いて特許出願した行為を「隠蔽行為」と主張するものと善解したとしても，ＬＧ電子は，Ｃ第１発明及びＣ第２発明について韓国で特許出願しており，かつ，上記のとおり付加的構成についても種々の報告書類があったのであるから，原告大林精工の名義で特許出願した行為のために，本件ライセンス発明を認識できないことになるとは認め難い。），本件ライセンス発明を構成することが明らかなＣ第１発明及びＣ第２発明について日本で特許出願しておらず，韓国での特許出願が公開される状況において，これらの付加された構成が存在するために，特に被告が第三者からライセンス料を得られたであろうと認めることは困難であり，やはりＬＧ電子又は被告がライセンス料相当額の「損失」を受けたものとは認められない。
(ｳ)被告は，公平に反する財産的価値の移動を調整するという不当利得法理の目的からすれば，「その事実なかりせば財産の増加することが普通なり」と認められる場合には，なお「損失」の発生を観念してよく，本件では，ＬＧ電子又は被告が本件ライセンス発明について特許出願をしたかや特許を欲したかを問うことなく，原告Ｂが本件ライセンス発明を原告Ａに開示することがなければ，ＬＧ電子又は被告は，これらの発明について特許出願して第三者からライセンス料を得られたことが普通であるから，「損失」が認められると主張するが，上記に認定説示したところによれば，「原告Ｂが本件ライセンス発明を原告Ａに開示することがなければ，ＬＧ電子又は被告は，これらの発明について特許出願して第三者からライセンス料を得られたことが普通である」と認めることはできないから，被告の主張は採用することができない。
(3)以上によれば，原告大林精工が日立ディスプレイズからライセンス料を収受したことが「利得」に当たる余地があるとしても，ＬＧ電子又は被告に同ライセンス料相当額の「損失」があったとは認められないから，丙事件のうち，被告が原告らに対して不当利得返還請求権に基づき不当利得金５億円及びこれに対する法定利息の連帯支払を求める請求には理由がない（予備的請求についても同様である。）。３本件各特許権について，不当利得返還請求権又は不当利得の法理による特許権移転登録手続請求権が認められるか（争点９）について(1)最後に，被告が，不当利得返還請求権又は不当利得の法理に基づくとして，原告大林精工に対して本件特許権１の，原告Ｂに対して本件特許権２及び同３の各特許権移転登録手続を求める請求について検討する。なお，この点についても，被告は，不当利得を原因付ける事実関係として，原告大林精工又は原告Ｂによる日本での特許出願を主要な事実として主張していることから，同請求権の判断において適用すべき法は，日本法であると認められる（法の適用に関する通則法附則３条４項，法例１１条）。
(2)本件各特許権は，いずれも平成２４年４月１日より前にされた特許出願に係るものであるから，現行特許法（平成２３年法律第６３号による改正後のもの。）７４条は適用されず，同条項に基づく特許権移転登録手続を求めることはできない（平成２３年法律第６３号附則２条９項，平成２３年政令第３６９号）。もっとも，被告は，現行特許法７４条がなくとも，不当利得返還請求権又は不当利得の法理により，被告は，原告大林精工及び原告Ｂに対して，特許権移転登録手続を求めることができる旨主張する。


ア平成２３年法律第６３号により現行特許法７４条が創設される前の特許法（以下「旧法」という。）の下では，産業上利用することができる発明をした者（以下「発明者」という。）が特許を受けることができるものとし（２９条１項柱書き），冒認出願がされた場合にはこれを拒絶理由とするほか（４９条７号），冒認出願を先願としないこと（３９条６項〔現行特許法では廃止〕），新規性喪失の例外規定を設けること（３０条２項〔現行特許法３０条１項〕）により，冒認出願がされても発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者（以下「発明者等」という。）が特許権者となり得る余地を残している（なお，特許庁審査官は，必   要があ   ると認   めると   きは，   審査手   続を中   止する   ことが   できる   〔５４   条１項〕）。他方，冒認出願に対して特許権の設定登録がされた場合には，当該特許は無効理由を有するものとするが（１２３条１項６号），発明者等が，特許権について移転及び移転登録請求を求めることができる旨の規定はない。また，旧法の下では，仮に，発明者等から冒認出願者への特許権の移転登録手続を認めたとしても，現行特許法７４条２項が定める特許権の帰属に関する遡及効の根拠となるべき規定は存在せず（移転登録手続がされたからといって，冒認出願者に対する特許査定ないし特許権の設定登録という行政処分が取り消され，発明者等にこれと同一の行政処分がされた旨みなすことができるわけではないから，特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとの無効理由が解消されることは，あり得ない。），このことは，とりもなおさず，旧法が発明者等から冒認出願者への特許権の移転登録手続を求めることを想定していなかったことの証左である。
以上にみた旧法の構造からして，旧法は，冒認出願による特許権の設定登録がされた場合に，当然には，発明者等から冒認出願者への特許権の移転登録手続を求める権利を認めているものではないと解される（東京地裁平成１４年７月１７日判決・判時１７９９号１５５頁参照）。
しかるところ，前記２(2)エにおいて認定説示したとおり，ＬＧ電子は，本件特許権１に係る各発明に含まれると主張するＣ第１発明及びＣ第２発明について，いずれも韓国で特許出願しながら，同出願を優先権主張の基礎とする日本での特許出願は行っていないのであって，これらを行うことができなかった合理的な理由もうかがわれないし，本件特許権２及び同３に係る発明についても，ＬＧ電子及び被告は，日本において特許出願をしておらず，これらを行うことができなかった合理的な理由もうかがわれない。したがって，仮に，原告大林精工及び原告Ｂによる本件各特許権に係る特許出願が冒認出願と認められるとしても，旧法下において，被告が，原告大林精工及び原告Ｂに対して，当然に本件各特許権につき移転登録請求権を有しているものとは認め難いといわざるを得ない。
イ被告は，不当利得返還請求権又は不当利得の法理に基づいて，本件各特許権につき特許権移転登録手続を求めることができると主張するが，ＬＧ電子又は被告が本件各特許権に係る特許出願をしていないことからすれば，「原告大林精工又は原告Ｂによる特許出願行為によって，ＬＧ電子又は被告が，本件各特許権に係る発明の特許を受ける権利を失った」とか，「原告大林精工又は原告Ｂが特許出願していなければ，ＬＧ電子又は被告は本件各特許権を得ることができた」ということがそもそもできないのであって，ＬＧ電子又は被告が，本件各特許権に対応した「損失」を受けたものと評価することは困難である。
ウ被告は，生ゴミ処理装置に係る平成１３年最判が挙げた実質的な考慮要素が本件でも妥当すると主張するところ，平成１３年最判は，特許を受ける権利の共有者である上告人が他の共有者と共同してした特許出願につき，被上告人が上告人から特許を受ける権利の持分を承継した旨の譲渡証書を添付して特許出願人上告人を被上告人に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出したことにより，被上告人を共有者とする特許権の設定の登録がされた場合において，被上告人が上告人の承諾を得ずに上記譲渡証書を作成した無権利者であって，特許権の設定の登録に先立って上告人が被上告人に対し特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起しており，上記特許を受ける権利と当該特許権とが同一の発明に係るものであるなど判示の事情の下においては，上告人は，被上告人に対し，当該特許権の被上告人の持分につき移転登録手続を求めることができる旨を判示したものである。
しかるところ，平成１３年最判の事案においては，被上告人が偽造した譲渡証書を添付して出願人名義変更届を特許庁長官に提出した行為により，上告人が現に有していた当該特許出願についての特許を受ける権利（特許出願の出願人としての地位）を喪失したものであり，平成１３年最判もこの点を捉えて「上告人は，被上告人の行為によって，財産的利益である特許を受ける権利の持分を失った」と判示しているところである。これに対し，本件では，ＬＧ電子又は被告は，本件各特許権に係る各発明について特許出願していなかったのであるから，原告大林精工又は原告Ｂの出願行為により被告が，本件各特許権に係る特許の特許出願についての特許を受ける権利を失ったということはできない（旧法のもとでは，先願主義との関係で，冒認出願は特許出願でないとみなされていたのであるから〔３９条６項〕，仮に原告大林精工又は原告Ｂによる特許出願が冒認出願であったとしても，これによって被告の特許を受ける権利が直ちに失われたことになるものではない。）。さらにいえば，本件特許権１については，前記のとおり，被告は，自ら本件特許権１に係る発明に含まれるというＣ第１発明及びＣ第２発明について，韓国で特許出願しており，同出願を優先権主張の基礎として日本で出願しないのであれば，韓国での特許出願が公開されることにより，同発明については新規性が失われ，日本では特許を受け得なくなることを当然に認識していたはずであるが，それにもかかわらず，日本では特許出願しないことを選択したのであるから，被告は，自らの行為によりＣ第１発明及びＣ第２発明について日本で特許を受ける権利を失うに至ったというほかはない。したがって，平成１３年最判は，本件とは事案を異にするのであって，被告による特許権移転登録手続請求を理由付けるものとはならないというべきである。


また，平成１３年最判の事案においては，上告人は，特許権の設定の登録に先立ち，被上告人に対して特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起していたのであり，この点を捉えて，平成１３年最判は，「この訴訟の係属中に特許権の設定の登録をされたことをもって，この確認請求を不適法とし，さらに，本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとすることは，上告人の保護に欠けるのみならず，訴訟経済にも反する」と判示しているところである。これに対し，本件では，特に本件特許権２及び同３に関し，被告は，原告らによる冒認出願の可能性を２００３年（平成１５年）に覚知し，２００４年（平成１６年）３月２３日には，被告に帰属すべきものと考えられる特許権又は特許出願をリストアップした合意書案を作成するに至っているのであるから，日本において特許を受ける権利を有することの確認を求める訴えを提起することが可能であったのに，これを提起することなく，みすみす本件特許権２及び同３の設定登録（本件特許権２について平成２１年，同３について平成２４年）を許しているのである。被告は，原告らが移転義務を認める旨の合意書に署名していたことから特許を受ける権利の確認訴訟を提起する機会が失われたとも主張するが，少なくとも被告が韓国において原告らを相手方として訴えを提起した２００６年（平成１８年）１０月頃には，原告大林精工及び原告Ｂが合意書に従って本件各特許権等の移転登録手続に応じる意思がないことを認識し得たのであるから，被告が，日本の特許出願に関する訴えについて国際裁判管轄を有することが明らかな日本の裁判所に，自らが特許を受ける権利を有することの確認を求める訴えを提起することができなかったとはいえない。この点においても，平成１３年最判は，本件とは事案を異にするものであり，被告による特許権移転登録手続請求を理由付けるものとはならないというべきである。
(3)以上の次第であるから，不当利得返還請求権又は不当利得の法理により，原告大林精工及び原告Ｂに対して，本件各特許権の移転登録手続を求める被告の請求は，いずれも理由がないというべきである。
４結論
以上によれば，甲事件における原告らの請求はいずれも理由があり，乙事件及び丙事件における被告の請求はいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
笹本哲   朗
裁判官
天野研   司
（別紙）
特許    出願    目録    １
No発明の名称    出願日
（出願番号）
公開日
（公開番号）
備考
1液晶表示装置    平成8年4月16日
（特願平8-158741）
平成9年12月2日
（特開平9-311334）
出願人：大林精工株式会社
発明者：Ａ
特許番号：特許第3194127号
登録日：平成13年6月1日
2液晶表示装置    平成8年6月14日
（特願平8-214896）
平成10年1月6日
（特開平10-3092）
出願人：大林精工株式会社
発明者：Ａ
特許番号：特許第3486859号
登録日：平成15年10月31日
3液晶表示装置    平成8年8月19日
（特願平8-272792）
平成10年3月6日
（特開平10-62802）
出願人：大林精工株式会社
発明者：Ａ
特許番号：特許第3567183号
登録日：平成16年6月25日
4液晶表示装置
と製造方法
平成9年4月25日
（特願平9-155647）
平成10年11月13日
（特開平10-301150）
出願人：大林精工株式会社
発明者：Ａ
特許番号：特許第3774855号
登録日：平成18年3月3日
5液晶表示装置    平成9年10月21日
（特願平9-339281）
平成11年5月11日
（特開平11-125835）
出願人：大林精工株式会社
発明者：Ａ
特許番号：特許第3831863号
登録日：平成18年7月28日
6液晶表示装置
とその駆動方
平成13年4月7日
（特願2001-
157925）
平成14年10月18日
（特開2002-303888）
出願人：大林精工株式会社
発明者：Ａ
特許番号：特許第3774858号
登録日：平成18年3月3日
（別紙）
特許    出願    目録    ２
No発明の名称    出願日
（出願番号）
公開日
（公開番号）
備考
1プラズマ装置    平成9年11月12日
（特願平9-363082）
平成11年5月28日
（特開平11-144892）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
2液晶表示装置
とその製造方
平成10年8月17日
（特願平10-
283194）
平成12年3月3日
（特開2000-66240）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
特許番号：特許第4264675号
登録日：平成21年2月27日
3大型基板用露
光装置
平成11年3月9日
（特願平11-
115306）
平成12年9月22日
（特開2000-258916）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
4液晶表示装置
とその製造方
平成11年4月22日
（特願平11-
164223）
平成12年11月2日
（特開2000-305113）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ


特許番号：特許第4292350号
登録日：平成21年4月17日
5液晶パネルの
製造方法とそ
の製造装置
平成11年5月27日
（特願平11-
197914）
平成12年12月8日
（特開2000-338508）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
6アクティブマ
トリックス基
板の検査方法
平成11年6月22日
（特願平11-
224336）
平成13年1月12日
（特開2001-4970）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
7液晶注入器と
注入口封止装
平成11年7月22日
（特願平11-
253394）
平成13年2月9日
（特開2001-33797）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
8液晶表示装置
の製造方法と
製造装置
平成12年1月19日
（特願2000-64180）
平成13年7月27日
（特開2001-201756）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
9液晶表示素子
の製造方法と
バックライト
平成12年2月16日
（特願2000-
100116）
平成13年8月24日
（特開2001-228477）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
10スペーサービ
ーズの位置ぎ
め方法と液晶
表示装置
平成12年3月7日
（特願2000-
121821）
平成13年9月14日
（特開2001-249342）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
11液晶パネルの
製造装置
平成12年3月23日
（特願2000-
139232）
平成13年10月5日
（特開2001-272683）
出願人：Ｂ
発明者：Ｂ
（別紙）
特許    権目    録１
出願番号出願日    登録番号登録日    発明の名称特許権者
１特願平8-
平成8年
4月16日第3194127号    平成13年6月
1日
液晶表示装
大林精工株
式会社
２特願平8-
平成8年
6月14日第3486859号    平成15年10
月31日
液晶表示装
置同上
３特願平8-
平成8年
8月19日第3567183号    平成16年6月
25日
液晶表示装
置同上
４特願平9-
平成9年
4月25日第3774855号    平成18年3月
3日
液晶表示装
置と製造方
同上
５特願平9-
平成9年
10月21日第3831863号    平成18年7月
28日
液晶表示装
置同上
６特願2001-
平成13年
4月7日第3774858号    平成18年3月
3日
液晶表示装
置とその駆
動方法
同上
（別紙）
特許    権目    録２
出願番号出願日    登録番号登録日    発明の名称特許権者（※特許目録２の「１」は欠番とする。）
２特願平10-
平成10年8月
17日第4264675号    平成21年2月
27日
液晶表示装
置とその製
造方法
Ｂ（※特許目録２の「３」は欠番とする。）
４特願平11-
平成11年4月
22日第4292350号    平成21年4月
17日
液晶表示装
置とその製
造方法
同上
（別紙）
特許    権目    録３
出願番号出願日    登録番号登録日    発明の名称特許権者１
特願2008-
（特願平10-
283194の分
割出願）
平成20年10
月31日第5019299号    平成24年6月
22日
低コスト液
晶装置を製
造するため
のホトマス
ク構造
Ｂ２
特願2008-
（特願平10-
283194の分
割出願）
平成20年10
月31日第4936257号    平成24年3月
2日
液晶表示装
置とその製
造方法
同上
特願2008-
336151（特
願平11-
164223の分
割出願）
平成20年12
月7日第5004101号    平成24年6月
1日
高性能表示
装置とその
製造方法
同上


平成２５年３月２８日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２７２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年３月１９日
判                決
原                告      北京飛   天誠信   科技有   限公司訴訟代   理人弁   理士       水野    清
北村    仁
伊丹辰   男
被告       特許庁   長官
指定代   理人       石井茂   和
西山    昇
田部元   史
田村正   明
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１１－６３６７号事件について平成２４年３月１３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，容易推考性の存
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１８年（２００６年）４月２９日（中国）の優先権を主張して，平成１９年４月２４日，名称を「銀行カードのコンピュータにおけるＰＫＩ応用の一求項の数１０）をしたが，平成２２年１１月１９日付けで拒絶査定を受けた。そこ１－６３６７号）をするとともに，同日付けの補正（甲５，請求項の数９）をした２本願発明の要旨
る本願発明は，次のとおりである。
【請求項１】
銀行カードのコンピュータにおけるＰＫＩ応用の実現方法であって，銀行カード
をコンピュータと接続し，
被検証側は，その銀行カードの秘密鍵により，検証情報に対して署名するステッ
プ１と，
被検証側は，前記署名を検証側へ発送するステップ２と，
み，
前記銀行カードは，公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え，ＣＡセンターが発行したカード発行銀行のディジタル証書及びカード発行銀行が発行前記検証側は，カード発行銀行証書又はカード証書を取得することができ，または前記検証側は，信頼できる第三者から，被検証側のカード発行銀行証書又はカー
ド証書をも取得することができ，
前記署名は，前記銀行カードがINTERNALAUTHENTICATE   コマンドを実行することにより完成することを特徴とする銀行カードのコンピュータにおけるＰＫＩ応用の
３審決の理由の要点
(1)特開２００３－５８５０９号公報（引用例１，甲１）に記載された引用発明，本願発明と引用発明との一致点，相違点は，次のとおりである。
【引用発明】
コンピュータに接続されたＩＣカードとサーバとの間で認証処理を行う認証方法
であって，
ＩＣカードは，相互認証処理を含む演算処理を行う機能を備え，認証局が発行し
たＩＣカードの公開鍵証明書を有し，
ＩＣカードとサーバとの間で実行される相互認証処理は，(a)ＩＣカードが，乱数Ｒｃ２を生成してサーバに送信し，(b)乱数Ｒｃ２を受信したサーバは，乱数Ｒｓ及び乱数Ｓｋを生成し，Ｒｃ２，Ｒｓ，Ｓｖ（ここで，Ｓｖ＝Ｓｋ×Ｇ）に対する電子署名Ｓ．Ｓｉｇを生成し，サ(c)サーバの公開鍵証明書，Ｒｃ２，Ｒｓ，Ｓｖ，電子署名Ｓ．Ｓｉｇを受信したＩＣカードは，サーバが送信してきたＲｃ２がＩＣカードが生成したものと一致(d)ＩＣカードは，乱数Ｃｋ２を生成し，Ｒｃ２，Ｒｓ，Ｃｖ２（ここで，Ｃｖ２＝Ｃｋ２×Ｇ）に対する電子署名Ｃ．Ｓｉｇを生成し，ＩＣカードの公開鍵証明(e)ＩＣカードの公開鍵証明書，Ｒｃ２，Ｒｓ，Ｃｖ２，電子署名Ｃ．Ｓｉｇを受信したサーバは，ＩＣカードが送信してきたＲｓがサーバが生成したものと一致するか検証し，一致する場合には，ＩＣカードの公開鍵証明書内の電子署名を認証子署名の検証に成功した場合，サーバはＩＣカードを正当なものとして認証するこ認証方法。
ＩＣカードのコンピュータにおけるＰＫＩ応用の実現方法であって，ＩＣカード
をコンピュータと接続し，
被検証側は，そのＩＣカードの秘密鍵により，検証情報に対して署名するステッ
プ１と，
被検証側は，前記署名を検証側へ発送するステップ２と，
み，
前記ＩＣカードは，公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え，ＩＣカードのディジタル証書を有する，ＩＣカードのコンピュータにおけるＰＫＩ応
【相違点１】
本願発明は，ＩＣカードが銀行カードであるのに対し，引用発明は，ＩＣカードの用途が特定されていない点。
【相違点２】
本願発明のＩＣカードは，ＣＡセンターが発行したＩＣカード発行機関のディジタル証書及びＩＣカード発行機関が発行したＩＣカードのディジタル証書を有するのに対し，引用発明は，ＩＣカードが，ＣＡセンターが発行したＩＣカードのディ
【相違点３】
ることができ」，又は「検証側は，信頼できる第三者から，被検証側のＩＣカード発行機関証書又はＩＣカード証書を取得することができ」るのに対し，引用発明は，
【相違点４】
本願発明は，被検証側の署名は，ＩＣカードがINTERNALAUTHENTICATE   コマンドを実行することにより完成するものであるのに対し，引用発明は，当該構成につい
(2)相違点に関する審決の判断
ア相違点１について
サーバと相互認証を行うＩＣカードに「銀行カード」が含まれることは，技術常識であり，引用発明を銀行カードに適用することは，当業者が容易に想到し得たこ
イ相違点２について


ＩＣカードの認証方法に関して，ＩＣカードが，ＣＡセンターが発行したＩＣカード発行機関のディジタル証書及びＩＣカード発行機関が発行したＩＣカードのディジタル証書を有することは，例えば，特開２００３－３０３３１０号公報（甲３）したがって，引用発明について，ＣＡセンターが発行したＩＣカードのディジタル証書に換えて，相違点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想
ウ相違点３について
周知の公開鍵を利用した認証を行うに当たり，被検証側のＩＣカード発行機関証書又はＩＣカード証書を，信頼できる第三者，例えば認証局（ＣＡセンター）からしたがって，引用発明について，相違点３に係る本願発明の構成を備えるようにすることは，当業者が容易に想到し得たことである。
エ相違点４について
ＩＣカードの認証処理において，「INTERNALAUTHENTICATEコマンド」を用いることは，例えば，特開２００２－３４４４３８号公報（引用例２，甲２）に開示さそして，引用発明のＩＣカード（被検証側）は，サーバ（検証側）から乱数Ｒｓを受信し，乱数Ｒｓに対する電子署名Ｃ．Ｓｉｇを生成してＩＣカード（被検証側）の公開鍵証明書とともに検証側（サーバ）に返送するものであるから，上記周知技術に鑑みると，引用発明においても，引用例１に明示はないものの，「INTERNALAUTHENTICATEコマンド」に相当する処理が行われているといえる。したがって，相違点４に係る本願発明の構成は，格別なことではない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点１の判断の誤り）について
(1)   本願発   明は，   スマー   ト銀行   カード   による   ＰＫＩ   （“Public    KeyInfrastructure”，「公開鍵基盤」）応用の実現方法を開示するものである。スマート銀行カードでは，使用可能なコマンドがすべて既定の金融取引標準に合致する必要がある。金融取引標準であるＥＭＶ２０００標準は，金融取引を実現するためのコマンドを定義するものであって，そこにはＰＫＩに関する専門的なコマ能を有するコマンドの中からその一部を抽出して，ＰＫＩ機能を実現するものであ引用例１（特開２００３－５８５０９号公報）には，スマート銀行カードを用いてＰＫＩ応用を実現するという課題について開示等はないから，相違点１に関する(2)公知技術のＰＫＩ応用を実現するカードには，インターネットでユーザの身元を検証するためのユーザの認識情報しか記録されておらず，１段階認証を行うものである。これに対し，本願発明は，３段階認証，すなわち，請求項２の「検証側は，ＣＡセンター公開鍵を使用してカード発行銀行証書を検証し，カード発行銀
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
引用発明のような一般のＩＣカードについて，ＩＣカードのディジタル証書として，ＣＡセンターが発行したＩＣカードのディジタル証書に換えて，ＣＡセンターたディジタル証書を有する構成とすることは，当業者が容易に想到し得るかもしれない。しかしながら，取消事由１で主張したように，本願発明の銀行カードについては，金融取引標準による規制があるので，相違点２に係る本願発明の構成とする
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)本願明細書（甲５，９）の段落【０００２】の記載によれば，本願発明における「銀行カード」は，少なくともクレジットカードを含むものである。他方で，引用発明の「ＩＣカード」は，審決が認定するように，「ＰＫＩ応用技術を実現するためのＩＣカード」であるところ，引用例１（特開２００３－５８５「クレジットカード番号」を格納したものであるから，「クレジットカード」とししたがって，「サーバと相互認証を行うＩＣカードに「銀行カード」が含まれることは，技術常識であり，引用発明を銀行カードに適用することは，当業者が容易(2)原告は，銀行カードについて，金融取引標準であるＥＭＶ２０００標準に合致する必要があるから，銀行カードを用いてＰＫＩ応用を実現することは容易でしかしながら，本願明細書の記載を斟酌したとしても，本願発明の銀行カードがＥＭＶ２０００標準に準拠したものであるとはいえない。また，ＥＭＶ２０００標準について説明した「ＥＭＶ２０００IntegratedCircuitCardSpecification   forPaymentSystems   Book1Version4.0」（２０００年１２月発行，乙１）によれば，ＥＭＶ２０００標準の定める仕様は，「ユーロードは，上記(1)で主張したとおり，「クレジットカード」として機能するものであこのように，引用発明のＩＣカードには，ＥＭＶ２０００標準の仕様に準拠するクレジットカードが含まれるのであるから，引用発明のＩＣカードにおけるＰＫＩ(3)原告は，本件出願の請求項２に係る，「検証側は，ＣＡセンター公開鍵を使用して発行銀行証書を検証し，カード発行銀行の公開鍵を使用してカード証書を検証して，最終的に被検証側の公開鍵を使用して署名を検証」との記載を引用し，しかしながら，本願発明は請求項１に記載された発明であるから，原告の主張は，本願発明の構成に基づかないものである。
２取消事由２に対し
仕様に準拠するクレジットカードを含むのであるから，相違点２に関する審決の判
第５当裁判所の判断
１取消事由１（相違点１の判断の当否）について
(1)本願発明について


主                      文１被告Ａは，原告に対し，１１０万円及びこれに対する平成２２年９月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用のうち，被告Ｂとの間で生じた費用は，原告の負担とし，被告Ａとの間で生じた費用は，その１０分の９を原告の，１０分の１を被告Ａの負担とする。
４この判決は第１項に限り仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告らは，原告に対し，連帯して１１００万円及びこれに対する平成２２年９月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告Ａが電子掲示板への投稿により，原告の信用及び名誉を毀損し，プライバシーを侵害したとして，原告が，被告Ａに対し，不法行為に基づく損害賠償及び慰謝料を，被告Ｂに対し，医療法６８条，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律７８条に基づく損害賠償並びに被告らに対し，不法行為の日から完済に至るまで年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いがない事実か掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定することのできる事実）
(1)当事者
ア原告は，大阪市内において，美容外科及び形成外科である「Ｃ」を開業する医師である（甲８，乙１）。
イ被告Ｂは，福岡市内において，美容外科である「Ｄ」を開設する医療法人である（甲１）。被告Ａは，医師であり，被告Ｂの代表者理事長である。

(2)電子掲示板への投稿
被告Ａは，電子掲示板「２ちゃんねる」の「Ｃ」というスレッドに対し，別紙投稿一覧のとおり投稿した（甲５。以下「本件各投稿」という。）。
２争点
(1)本件各投稿の違法性
(2)本件各投稿が被告Ｂの職務を行うについてなされたものか
(3)損害の額
３争点に対する当事者の主張
(1)争点(1)    本件各投稿の違法性
【原告の主張】
本件各投稿は，原告に関して虚偽の事実を記載して原告の信用及び名誉を毀損し，プライバシーを侵害するものであり，原告の評価を貶めて被告Ｂの利益を図るためになされた業務妨害である。本件各投稿の内容からして，意見や論評の表明とはいえず，人身攻撃に及ぶもので，目的の公益性や事実の真実性ないし真実相当性はなく，公正な論評として違法性が阻却されるものではない。また，原告の子どもの名前とクリニックの名称との関係を具体的に説明した点についてはプライバシーの侵害である。
【被告らの主張】
名誉毀損に当たるか否かは，記載内容とともに，その投稿がなされた経緯，文脈等を考慮し，その電子掲示板に参加している一般の読者を基準として当該投稿が人の社会的評価を低下させる危険性があるかを検討すべきである。「２ちゃんねる」においては，真偽が入り混じり，無責任な書き込みや嫌がらせの書き込みがなされる傾向が顕著であり，閲覧する者はこの特徴を理解した上で閲覧している。現状では，「２ちゃんねる」の投稿で人の社会的評価が低下させられ損害が発生するということは一部を除いて現実にはあり得ない。本件各投稿に原告の名誉感情を害するものが

あっても，名誉感情侵害が不法行為を構成するのは，その状況下における客観的意味が，相手方の人格的価値をまったく無意味なものであるとしてこれを否定するものであるが，その程度が著しいなど違法性が強度で社会通念上到底容認し得ないものである場合であり，本件各投稿はこれに当たらない。被告Ａは，医学的知見を前提に公益の目的のもと本件各投稿を記載したから，公正な論評として名誉毀損行為に当たらない。本件各投稿は，電子掲示板にすでに記載された内容，原告が公表している内容を前提にしたもので，不法行為を構成するような投稿ではないし，プライバシーの侵害となるようなものではない。
(2)争点(2)    本件各投稿が被告Ｂの職務を行うについてなされたものか
【原告の主張】
美容整形の分野においては，評判の良い医院に遠方から患者が訪れるから，大阪と福岡であっても競合関係にある。原告と被告Ａは，同じ美容整形外科医であるというだけでこれまで関わり合いがなかったのであるから，何の目的もなく原告に対する人身攻撃やプライバシー侵害を行うとは考えがたく，原告のクリニックに患者が行かないようにして被告Ｂのクリニックに患者が来るようにすることが目的で本件各投稿を行ったといえる。したがって，本件各投稿は，被告Ｂの職務と関連性がある。
【被告らの主張】
本件各投稿は被告Ｂの職務と関連性がない。被告Ｂも同様の投稿をされたことがあるが，クリニックの業務にまったく影響はなかったのであり，本件各投稿も７か所にとどまるから，原告主張の目的で本件各投稿を行っていない。
(3)争点(3)    損害の額
【原告の主張】
ア信用毀損による損害

美容整形の分野ではインターネット上の評判が重要である。本件各投稿によって原告に対する新たな患者の数が減少した。また，本件各投稿によって現に通院している患者にも心のケアが必要となった。この減収減益及び活動上の負担などの損害を金銭に換算すると５００万円を下らない。
イ名誉毀損，プライバシー侵害による慰謝料
原告は本件各投稿によって著しい苦痛を受けた。その慰謝料は５００万円を下らない。
ウ弁護士費用相当額
原告は，弁護士に本訴の提起を依頼することを余儀なくされた。被告らの負担すべき弁護士費用は１００万円である。
第３当裁判所の判断
１前記前提事実，掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認めることのできる事実は以下のとおりである。
(1)電子掲示板「２ちゃんねる」の「Ｃ」というスレッドには，本件各投稿を含め，別紙投稿一覧２のとおりの投稿がされた（甲２）。(2)原告は，Ｃのホームページにおいて，その名称が，自己の子供のイニシャルを並べたものである旨を掲載した（乙１）。
２上記の事実（前提事実を含む。）と弁論の全趣旨によれば，次のとおり判断することができる。
(1)争点(1)（本件各投稿の違法性）についてアある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは，一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである（最高裁昭和２９年（オ）第６３４号昭和３１年７月２０日第二小法廷判決・民集１０巻８号１０５９頁参照）。これを本件についてみると，一般の読者の普通の注意と読み方からすれば，別紙投稿一覧のレス番号１２


８及び１２９の記事は，原告が美容整形外科の分野において効果があると通常認められていない施術を行う医師である旨の事実を示すものであり，レス番号１５２，１７０及び２０１の記事は，原告が技能の低い医師である旨の事実を示すものであり，レス番号１７５の記事は，原告が施術に失敗した顧客が自殺未遂した旨の事実を示すものであると読める。これらの事実は，原告が独自の見解を持ち，技能が低く，患者に多大な精神的ショックを与えるほどの失敗例がある医師であるという意味内容であるから，整形外科医としての原告の社会的評価を低下させるものであるといえる。また，別紙投稿一覧のレス番号１８４の記事は，原告の子どもらの名前を具体的に示し，これと原告のクリニックの名称との関連性について説明するものであり，プライバシーにかかわる事項を公にするものということができる。
イしたがって，本件各投稿は，名誉毀損に該当し，プライバシーを侵害するものであるから，違法性を有するといえる。
ウ(ｱ)この点，被告らは，本件各投稿が公正な論評である旨主張する。しかし，本件各投稿には，「独りよがりの考え」「悪徳医」「口ばっかりで腕が伴ってない」「早く貼ってくれよ，Ｃの自演スタッフさんよぅ」など，原告への誹謗中傷ともいうべき表現が用いられており，その表現自体からして，医師として医学的見地から公正な論評をしたとは到底いえるものではない。また，本件各投稿がされた当時の「Ｃ」のスレッドの状況をみると，別紙投稿一覧２のとおり，過激な表現によって原告を誹謗中傷する投稿，原告を擁護する投稿及び同投稿が原告の親族等によるものである旨の投稿などにより，医学的知見についての議論というよりも，単なる中傷合戦がされている状況にあったといえる。このような状況下において，通常の医師が医学的見地から公正な論評目的で投稿するとは考えがたい。さらに，本件各投稿が公正な論評目的であった

ならば，医学的見地からの投稿のみなされるはずであるが，原告の子どもらの名前を公にするなど医学とは何ら関係のない投稿もしていることからすると，本件各投稿が公正な論評目的ではなかったと推認することができる。
したがって，本件各投稿は公正な論評ではなく，違法性が阻却されるものではない。
(ｲ)また，被告らは，本件各投稿がされた「２ちゃんねる」の特性を理由に名誉毀損にはならない旨主張する。
しかし，「２ちゃんねる」においては，事実を伝える投稿と虚偽を伝える投稿が混在し，スレッドによっては，別紙投稿一覧２のように，誹謗中傷の投稿が多くなる場合があるから，その読者が投稿内容を読むに当たっては投稿内容の真偽を注意深く吟味すべきであるとはいえるものの，現状，一般の読者がその旨正しく理解し，投稿を読んでも誹謗中傷された者の社会的評価が低下しないとまでいうことはできない。したがって，本件各投稿の場所が「２ちゃんねる」であるからといって，社会的評価を低下させないとまでいうことはできない。(ｳ)被告らは，すでに「２ちゃんねる」で明らかにされている又は原告が公表している内容であることを理由にプライバシー侵害はない旨主張する。
しかし，前記１(2)のとおり，原告が公表しているのは自身の子どものイニシャルにとどまり，名前を具体的に公表していないから，原告によって公表されていることはプライバシー侵害を否定する理由にはならない。また，別紙投稿一覧２のとおり，「Ｃ」のスレッドにおいて，原告の子ども４人の名前が明らかにされていることが認められるものの，原告の病院の名称と関連付けた上で重ねて投稿することでより強調され，さらなる侵害がされたといえるから，すでに電子掲示板で明らかに

されていてもプライバシー侵害を否定できない。
したがって，被告らの主張はプライバシー侵害を否定する理由となるものではない。
エ以上からすると，本件各投稿の違法性を認めることができる。
(2)争点(2)について
医療法６８条によって準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律７８条の「職務を行うについて」された行為とは，外形上職務に属する行為のほか，職務執行と適当な牽連関係に立つ行為をいうと解するのが相当である。
これを本件についてみると，被告Ｂは，前記第２の１(1)イによれば，美容整形外科の施術等を業務内容とするものであり，本件各投稿は外形上被告Ｂの業務の範疇に入らない。また，被告Ｂの職務執行との牽連関係に関し，原告は，美容整形の分野においては，大阪と福岡であっても競合関係にあること，これまで原告被告Ａ間に関係がないのに何の目的もなく原告に対する人身攻撃やプライバシー侵害を行うとは考えがたいことなどから，本件各投稿が被告Ｂの職務についてなされたものである旨主張する。しかし，原告と被告Ｂとが競合関係にあることを認めるに足りる確たる証拠はなく，遠方の美容整形外科医の下に患者が赴くことがあるにせよ，両者の距離からして，本件各投稿と被告Ｂの患者が増加することとの因果関係は希薄であり，現実的ではない。さらに，別紙投稿一覧２によれば，被告Ａが投稿した「Ｃ」というスレッドにおいては，無関係の者であっても，誹謗中傷などによって人格攻撃をすることが常態化していたといえ，原告と被告Ａとの関係がないからといって，本件各投稿が，被告Ｂの利益を図るために競合関係者をおとしめる目的でなされたとはいい難い。したがって，本件各投稿と被告Ｂの職務執行との牽連関係を認めることはできない。
以上によれば，本件各投稿が被告Ｂの職務についてなされたものとは認め

られない。
(3)争点(3)について
原告は信用毀損による患者数の減少など業務上の損害を主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。名誉毀損・プライバシー侵害について，本件各投稿の内容に照らし，原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は，１００万円と解するのが相当である。本件の概要にかんがみ，被告Ａの不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は１０万円である。
３結論
以上によれば，原告の被告Ａに対する請求の一部は理由があり，被告Ｂに対する請求には理由がない。よって，主文のとおり判決する。なお，仮執行免脱宣言の申立てについては相当でないからこれを付さないこととする。
大阪地方裁判所第４民事部


平成２５年８月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第４２６０９号特許権使用差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月１７日
判                   決
千葉県長生郡＜以下略＞
原                  告      大昌建   設株式   会社同訴訟   代理人   弁護士        大津卓   滋
同       原田活   也
同       佐藤一   誠
札幌市＜以下略＞
被                  告      ノーベ   ル技研   工業株   式会社（以下「被告ノーベル」という。）
北海道江別市＜以下略＞
被                  告      北都建   機サー   ビス株   式会社（以下「被告北都」という。）
被告ら訴訟代理人弁護士      高   橋   敬一郎
同       勝又祐   一
同補佐   人弁理   士      神保欣   正
主               文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告らは，原告に対し，連帯して，２０００万円及びこれに対する平成２２年１２月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，被告北都が製造し，被告ノーベルが使用していた別紙「被告らイ号物件説明書」記載の物件（以下「イ号物件」という。）の使用は，Ｐ（以下「Ｐ」という。）の有していた「法面等の加工機械」に関する特許権（特許第２１２８２９４号。以下「本件特許権」という。平成２３年１０月２８日特許期間満了）を侵害すると主張して，Ｐから特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する原告が，被告らに対し，連帯して２０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２２年１２月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。２前提となる事実（末尾に証拠等を付した以外の事実は争いがない。）
(1)本件特許権
Ｐは，以下の特許権（本件特許権）を有していた。
ア登録番号      第２１２８２９４号
イ出願日        平成３年１０月２８日
（平成２３年１０月２８日特許期間満了。甲１，２）
ウ公開番号      特開平５－１１８０５３
エ公開日        平成５年５月１４日
オ登録日        平成９年４月１８日
カ発明の名称    法面等の加工機械
キ特許請求の範囲
本件特許権に係る，平成２３年４月２６日訂正後の明細書（特許請求の範囲を含む。）は別紙訂正請求書添付の訂正明細書（甲６）のとおりであり（ただし，甲８・４，５頁，乙１９・３頁によれば，その後，平成２３年１１月１日までに，請求項２の「走行装置」とある部分は「走行装置である無限軌道」に再訂正されたものと認められる。），図面は特許公報（甲１）の５ないし１０頁のとおりである（以下，訂正後の明細書（特許請求の範囲を含む。）と当初の図面を合わせて「本件明細書」という。）。その請求項２の発明（以下「本件発明」という。）の特許請求の範囲は以下のとおりである（甲１，６，８，乙１９）。
「【請求項２】車体と，この車体に取付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と，前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と，このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ，前記車体が傾斜状態にあっても水平状態で回転する作業台と，前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取付けられた該ベース板を回動させる回動機構と，前記作業台の端部に取付けられた駆動アームと，この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントと，前記車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取り付けられた一対のウインチであって，該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチとからなることを特徴とする，急勾配の地形部分に使用される法面等の加工機械。」
(2)構成要件の分説
本件発明は，次の構成要件に分説することができる（弁論の全趣旨）。
Ａ車体と，
Ｂこの車体に取付けられた油圧等によって該車体を走行させることができ
る走行装置である無限軌道と，
Ｃ前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取
付けられたベース板と，
Ｄこのベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ，前記車体が傾斜状態にあっても水平状態で回転する作業台と，Ｅ前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取付けられた該ベース板
を回動させる回動機構と，
Ｆ前記作業台の端部に取付けられた駆動アームと，Ｇこの駆動アームの先端部に取付けられた作業アタッチメントと，Ｈ前記車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取付けられた一対のウインチであって，該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチとか
らなることを特徴とする，
Ⅰ急勾配の地形部分に使用される法面等の加工機械。
(3)被告らの行為
ア被告ノーベルは，被告北都に対し，市販のバックホウショベル１台の購入及び改造を依頼し，被告北都が市販品を購入し改良後，平成２０年６月初旬にイ号物件１台の引渡しを受けた（乙１３ないし１５，２０，弁論の全趣旨）。
被告らは，イ号物件の車体の前方に，ワイヤーの巻き取りを円滑化するための補助具であるフェアリーダーを設置して使用していた（乙２０，弁論の全趣旨）。
イイ号物件の構成は，別紙「被告らイ号物件説明書」の「第１    構造」のとおりである。
イ号物件と本件発明の対比のうち，被告らにおいて明らかに争わない部分は以下のとおりである（原告第１０準備書面１，２頁，被告ら第４準備書面１，２頁）。
(ア)別紙「被告らイ号物件説明書」の「第１    構造」の１項の「走行台車１」の構成は，構成要件Ａを充足する。


(イ)１項の「履帯式の走行台車１」の構成は，構成要件Ｂを充足する。(ウ)２項の「保持フレーム２」の構成は，構成要件Ｃを充足する。(エ)３，４項の「該保持フレーム２の上に垂直軸心周りに旋回自在に装着され」た「運転装置４」の構成は，構成要件Ｄを充足する。(オ)２項の「油圧シリンダ７」の構成は，構成要件Ｅを充足する。(カ)４項の構成は構成要件Ｆ，Ｇを充足する。
(キ)１項の「鋼索Ｗを巻取り・巻戻す左右一対のウインチ６」の「後側ドラム６ａ」の構成が構成要件Ｈを充足するかは争いがある。(ク)イ号物件が勾配の地形部分に使用される法面等の加工機械であることは争いがないが，構成要件Ｉの「急勾配」の地形部分に使用されるかは争いがある。
(4)無効審判
被告ノーベルは，Ｐに対し，訂正前の請求項２の発明につき明確性違反（特許法３６条６項２号違反）及び進歩性違反（同法２９条２項違反）を理由として無効審判を申し立てた（無効２０１１－８０００２２。甲８）。特許庁は，平成２３年１１月１日，Ｐの請求した訂正を認め，被告ノーベルの請求は成り立たない旨の審決をした（甲８）。
被告ノーベルは審決取消訴訟を提起したが，知的財産高等裁判所は，平成２４年８月８日，被告ノーベルの請求を棄却する旨の判決をし（知財高裁平成２３年（行ケ）第１０４０９号。乙１９），同判決は確定した（弁論の全趣旨）。
(5)Ｐにかかる訴えの取下げ
Ｐは，原告と共同して本件訴訟を提起し，被告らに対しイ号物件の製造，使用の差止め及び廃棄を求めていたが，本件特許権の特許期間が満了したため，平成２５年２月１８日，差止め及び廃棄請求に係る訴えを取り下げ，被告らは訴えの一部取下げに同意した。これにより，Ｐは本件訴訟における共同原告としての地位を喪失した（当裁判所に顕著な事実）。
３主な争点
(1)構成要件Ｈ充足性（争点１）
(2)構成要件Ｉ充足性（争点２）
(3)明確性違反の有無（争点３）
(4)進歩性違反の有無（争点４）
(5)損害（争点５）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（構成要件Ｈ充足性）について
（原告の主張）
(1)イ号物件の「鋼索Ｗを巻取り・巻戻す左右一対のウインチ６」の「後側ドラム６ａ」の構成は，構成要件Ｈを充足する。
イ号物件において，構成要件Ｈの「ウインチ」に対応するのは，後側ドラム６ａである。
後側ドラム６ａは，台車１の左右の後側に設置されているのであるから，「車体の両側部に互いに距離を置いて取付けられ」た「一対のウインチ」に当たる。
また，後側ドラム６ａは，一対の鋼索Ｗを上方に逆ハ字状に張設するために台車１の左右前方に設置されたフェアリーダーとドラム６ｂを経由して巻き取り巻き戻しているのであるから，「該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」に当たる。
(2)構成要件Ｈの「車体あるいはベース板の一方」とは，「『車体』あるいは『ベース板』の二つの取り付け可能な部位のうちどちらか一方」という意味である。
イ号物件の後側ドラム６ａは車体に設置されているから，「車体」あるいは「ベース板」のうちのどちらか一方に設置されているといえる。(3)イ号物件は車体前方にフェアリーダーを設置しているのであるか   ら，「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る」のに適した構造であるといえる。
(4)仮にフェアリーダーやガイドローラー等が用いられていなければ，平行に取り付けられたウインチでは上方に拡開する状態で設置されたワイヤーの巻き取りに円滑を欠くこととはなろうが，巻き取ること自体は不可能というわけではないのであり，構成要件Ｈへの該当が否定されることにはならない。つまり構成要件Ｈはワイヤーが円滑に巻き取られるかどうかということを要素としていないのである。
（被告らの主張）
(1)構成要件Ｈの「車体あるいはベース板の一方」とは，「『車体』あるいは『ベース板』の二つの取り付け可能な部位のうちどちらか一方」という意味ではなく，車体あるいはベース板という部位の中における位置関係を示すために使用されていると考えるのが自然であり，構成要件Ｃの「一方」が車体及びベース板の前方向を指す意味で使用されているのであるから，構成要件Ｈの「一方」も車体及びベース板の前方向を指す意味で使用されていると考えることが自然である。
イ号物件の一対のウインチは車体の前方から後方にかけた全長一杯に配されているのであるから，構成要件Ｈを充足しない。
また，車体に対してワイヤーを繰り出したり巻き取ったりする方のドラムは車体の後方向に位置する後側ドラム６ａなのであるから，この場合においても後側ドラム６ａは構成要件Ｈを満たさない。
(2)構成要件Ｈの「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る」一対のウインチとは，「ワイヤーを巻き取るウインチがワイヤーの巻取り時や繰り出し時に引っかかったりしないような構造」を意味する。
イ号物件の一対のウインチは車体の後方に取り付けられているため，ワイヤー（鋼索Ｗ）を逆ハ字状に張った状態で車体を上下左右方向に昇降走行させた場合，張設されたワイヤーに保持フレーム等が引っかかるため，車体の前方にガイドローラー等の補助具を設置しない限り，「ワイヤーを巻き取るウインチがワイヤーの巻取り時や繰り出し時に引っかかったりしないような構造」を満たさない。
したがって，この点においても構成要件Ｈを充足しない。(3)なお，被告らは車体の前方にフェアリーダーを設置しているが，これはウインチとは別部材であり，決してウインチ自体が「ワイヤーの巻取り時や繰り出し時に引っかかったりしないような構造」を有しているわけではない。本件明細書にもこのようなフェアリーダーについて記載も示唆もない。
２争点２（構成要件Ｉ充足性）について
（原告の主張）
本件明細書の記載によれば，「急勾配」は土木機械の投入が不可能な程度の，あるいは，自走することができない程度の勾配であることが当業者に認識できる。
イ号物件は，土木機械の投入が不可能な程度の，あるいは，自走することができない程度の勾配で使用されるものであるから，イ号物件は「急勾配」で使用されるものとして構成要件Ｉを充足する。
（被告らの主張）


イ号物件は勾配の地形部分に使用されるものであることは確かであるが，「急勾配」がどの程度の勾配を指すのか不明である以上，この点において構成要件Ｉを欠くといわざるを得ない。
３争点３（明確性違反の有無）について
（被告らの主張）
(1)本件発明の構成要件Ｈのうち，「該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」とはどのような構造のものかが請求項はもとより，明細書及び図面に記載されていない。
審決（甲８）は，「『一対のウインチ』が『該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る』のに適した構造を有しているという限度で理解でき，ウインチの向き等が具体的に定められていないからといって，直ちに不明確であるとまではいえない」と認定するが，審決がいう「『該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る』のに適した構造」とは，具体的にどのようなものか全く不明であり，いやしくも「適した構造」という以上，それがどのような構造であるのか当業者が理解可能な程度に開示されていなければならない。
(2)構成要件Ｉの「急勾配」も具体的にどの程度の勾配を指すのかが不明であり，本件明細書を参照しても定義が記載されていない。(3)以上のとおり，本件発明に係る特許請求の範囲の記載は明確なものではなく，特許法３６条６項２号に違反する。
（原告の主張）
審決取消訴訟判決（乙１９）のとおり，無効事由は存在しない。(1)本件発明の「一対のウインチ」に関する構成は，「一対のウインチ」が「該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る」のに適した構造を有しているという限度で理解できる。(2)本件明細書の記載によれば，「急勾配」は土木機械の投入が不可能な程度の，あるいは，自走することができない程度の勾配であることが当業者に認識できるのであって，「急勾配」の範囲が数値等により具体的に定められていないからといって直ちに不明確であるとはいえない。
４争点４（進歩性違反の有無）について
（被告らの主張）
(1)本件発明は，本件出願前に公知であった以下の引用例に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
引用例１：実願平１－３３６８１号の公開実用新案公報（実開平２－１２５０６２号）のマイクロフィルム（乙１）
引用例２：実公昭４８－１７４７９号公報（乙２）
引用例３：特開昭６１－１７６７０３号公報（乙８）
引用例４：特開平２－１４４４１５公報（乙９）
引用例５：実公昭４６－５８８６号公報（乙５）
引用例６：実公昭３５－７６５４号公報（乙６）
引用例７：実公昭４５－３２０２９号公報（乙７）
引用例８：実願昭５９－１０４１２０号の公開実用新案公報（実開昭６１－１９０６０号）のマイクロフィルム（乙１０）
(2)引用例１（乙１）には，以下の発明（以下「引用発明１」という。）が開示されている。
ａ車体（下部走行体１５）と，この車体に取付けられた油圧等によって該
車体を走行させることができる走行装置と，
ｂ前記車体（下部走行体１５）の上部に該車体の一方に枢支ピン（ピン２６）を介して一方が回動可能に取付けられたベース板（フレーム体１９）
と，
ｃこのベース板（フレーム体１９）上に油圧等を用いた回転機構（旋回軸受１６）を介して回転可能に取付けられた作業台（上部旋回体１７）と，ｄ前記ベース板（フレーム体１９）の他方と前記車体（下部走行体１５）の他方との間に取付けられた該ベース板を回動させる回動機構（傾動シリンダ２０）と，
ｅ前記作業台（上部旋回体１７）の端部に取付けられた駆動アーム（上部旋回体１７のフロント部に装着した作業アタッチメント１８）と，この駆動アームの先端部に取付けられた作業アタッチメント（作業アタッチメント１８の先端部に取付けた法面バケット１３’）とからなる
ｆ法面等の加工機械（油圧ショベル）
(3)以上から，引用発明１と本件発明とは次の点において共通する。車体と，この車体に取付けられた駆動機構によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と，前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と，このベース板上に駆動機構を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ，前記車体が傾斜状態にあっても水平状態で回転する作業台と，前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取付けられた該ベース板を回動させる回動機構と，前記作業台の端部に取付けられた駆動アームと，この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントとからなる，急勾配の地形部分に使用される法面等の加工機械である点。
(4)一方，引用発明１と本件発明とは次の点において相違する。本件発明は「前記車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取り付けられた一対のウインチであって，該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」を有するのに対し，引用発明１はウインチを有しない点。(5)しかし，当業者が引用発明１に，引用例８の発明（乙１０）や引用例２～４の発明（乙２，８，９）を組み合わせて本件発明を想到することに格別の困難性はない。引用例２～４においてワイヤーを巻き取るウインチは加工機械側に設置されていないが，引用例５～８（乙５ないし７，１０）にはウインチを加工機械側に取り付けることが開示されており，ワイヤー取付け金具に代えてウインチを加工機械側に取り付けることは当業者が容易に選択できる設計事項に過ぎず困難性はない。
(6)したがって，本件発明は特許法２９条２項により特許を受けることができないものである。
（原告の主張）


審決取消訴訟判決（乙１９）のとおり，無効事由は存在しない。(1)引用例１（乙１）には，「車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して回動可能に取付けられたベース板に，回転機構を介して回転可能に取付けられ，前記車体が傾斜状態にあっても水平状態で回転する作業台」の構成（構成要件Ｄ），「前記車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取付けられた一対のウインチであって，該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」の構成（構成要件Ｈ），「急勾配の地形部分に使用される」構成（構成要件Ｉ）のいずれも備えていない。
(2)引用発明１において，相違点に係る構成を採用することが引用例２～８（乙２，５ないし１０）に記載の事項から当業者が容易に想到し得ることとはいえない。
５争点５（損害）について
（原告の主張）
(1)被告ノーベルは，被告北都からイ号物件の引渡しを受け，イ号物件を別紙工事目録記載の工事に使用した。このような取引態様によれば，被告らは共同でイ号物件を業として製造，使用しているものと評価される。(2)被告らは，イ号物件を使用した工事により，２０００万円を下らない利益を受けている。
特許権者であったＰは，Ｐが代表取締役を務める原告に独占的通常実施権を設定し，原告を通じて多数の本件特許権の実施品を製造している。特許法１０２条２項により，Ｐが受けた損害は２０００万円を下らないものと推定される。
(3)Ｐは，平成２２年１１月１６日，被告らに対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を，取立委任の目的で原告に債権譲渡した。(4)よって，原告は，被告らに対し，連帯して，２０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２２年１２月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告らの主張）
(1)被告ノーベルは，被告北都に市販のバックホウショベルの購入及び改造を依頼し，平成２０年６月初旬に被告北都からイ号物件の引渡しを受けた。その後，被告ノーベルは，イ号物件の使い勝手が悪いことから，被告北都にイ号物件の再改造を依頼し，被告北都はイ号物件を再改造し（ウインチがバックホウショベルに取り付けられていない，外部ウインチタイプ），平成２１年６月２３日に被告ノーベルに引き渡した。
イ号物件は，別紙工事目録記載の工事１，２の一部でのみ使用し，その後，改良したため現在は存在しない。
(2)原告の主張(2)は否認する。
(3)原告の主張(3)は不知。
第４当裁判所の判断
１争点１（構成要件Ｈ充足性）について
本件発明の構成要件Ｈは，「前記車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取付けられた一対のウインチであって，該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチとからなることを特徴とする」というものである。原告において構成要件Ｈにいう「ウインチ」に対応すると主張するイ号物件の後側ドラム６ａは，車体後方の両側部に互いに距離を置いて取付けられ，車体を支持する一対のワイヤー（鋼索Ｗ）のそれぞれを巻き取ることができるところ，これが「前記車体あるいはベース板の一方」に取付けられているといえるか，また「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る」ウインチといえるか争いがあるので，以下検討する。(1)「前記車体あるいはベース板の一方」についてアまず，「前記車体あるいはベース板の一方」につき，原告は，「『車体』あるいは『ベース板』のどちらか一方」を意味すると主張するのに対し，被告らは，「『車体の前方』あるいは『ベース板の前方』」を意味すると主張するので，その意義について検討する。
特許請求の範囲に記載された用語は，明細書全体を通じて統一して使用されるべきところ（特許法施行規則２４条，様式２９備考８），本件明細書における「一方」という用語の使い方は以下のとおりである。(ア)まず，本件発明である請求項２の発明の「特許請求の範囲」において，構成要件Ｃには「該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられ」という文言があり，この「該車体の一方」は，車体のうち枢支ピンが存在する側（実施例でいえば前方）を意味している。また，構成要件Ｅの「前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取付けられた該ベース板を回動させる回動機構」とは，枢支ピンに取り付けられたベース板を回動させる機構であるから，枢支ピンを支点とする回動を引き起こす機構であり，このような機構が存在する「前記ベース板の他方」とは，構成要件Ｃの「一方が回動可能に取付けられたベース板」の，車体に取り付けられていない側（実施例でいえば後方）を意味し，「前記車体の他方」とは，構成要件Ｃの「該車体の一方」の反対の側（実施例でいえば後方）を意味している。
(イ)次に，本件特許権の請求項１の発明においては，ウインチは「前記車体の一方に取付けられた」ものとされており，この場合の「前記車体の一方」は，その前の「該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられた」との記載を受けたものであるから，車体のうち枢支ピンが存在する側（実施例でいえば前方）の意味と解される。(ウ)本件明細書の課題を解決するための手段を記載した段落【０００５】，実施例の構成を記載した段落【０００８】，発明の効果を記載した段落【００２５】にも「前記車体の一方」「前記車体２の一方」とあるが，これらはいずれも請求項１及び２の記載に対応するものであり，やはり車体のうち枢支ピンが存在する側（実施例でいえば前方）と解される。
(エ)本件明細書において，「一方」という用語を，１つの部材における位置関係を示すのではなく，「２つの選択可能な物のどちらか」という意味で使用している箇所は存在しない。
(オ)そうすると，構成要件Ｈにいう「前記車体あるいはベース板の一方」とは，「車体あるいはベース板のうち，枢支ピンが存在する側」の意味に解するのが相当である（また，構成要件Ｅの「車体の他方」とは，枢支ピンを支点とする回動を生じさせる回動機構が存在する側と解するのが相当である。）。


イこれをイ号物件についてみると，イ号物件の後側ドラム６ａは車体の回動機構が存在する側（後方）に取り付けられ，車体の枢支ピンが存在する側（前方，「車体の一方」）にも，ベース板の枢支ピンが存在する側（前方，「ベース板の一方」）にも取り付けられていないから，イ号物件は，「前記車体あるいはベース板の一方……に……取付けられた……ウインチ」を充足しない。
(2)「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取
る」について
ア次に，「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」の意義については，この要件が当初の請求項２の「ワイヤーを巻き取る一対のウインチ」（甲１）から減縮訂正されたものであること（甲６，８）から考えると，上方が拡開する状態で張設された（いわゆる逆ハの字の）ワイヤーを巻き取ることが不可能ではないという程度では足りず，一対のウインチが，「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る」のに適した構造を有していることを要求しているものと解するのが相当である（甲８・１６頁，乙１９・１８頁）。
イそこで，イ号物件が逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を有しているといえるか検討する。
イ号物件において構成要件Ｈの「ウインチ」に対応する後側ドラム６ａは，それ自体としては特に逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を有しているとは認められない（なお，甲７・８頁の図は，１０頁に「施工機にはウィンチ１台に主ワイヤー１本と補助ワイヤー２本があり」とあることなどからして，左右一対のウインチを有するイ号物件に関するものとは認められない。）。
ウイ号物件は，車体前方にフェアリーダーを設置して使用されていたことが認められる（乙２０）が，構成要件Ｈは，ウインチ自体の構造として逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を要求しているのであるから，イ号物件における後側ドラム６ａが逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を有しておらず，構成要件Ｈにいう「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」といえない以上，イ号物件が構成要件Ｈを充足するとはいえない。(3)以上によれば，イ号物件は構成要件Ｈを充足しない。
２争点２（構成要件Ｉ充足性）について
(1)被告らは，構成要件Ｉにいう「急勾配」がどの程度の勾配を指すのか不明である以上，イ号物件は構成要件Ｉを充足しないと主張する。(2)しかし，本件明細書の段落【０００３】等の記載によれば，構成要件Ｉにいう「急勾配」は，土木機械の投入が不可能な程度の，あるいは，自走することができない程度の勾配であることが当業者に認識できる（甲８・１６頁，乙１９・２６頁）。
イ号物件は，ウインチを備えている以上，ウインチとワイヤーにより車体を支持しなければ土木機械の投入が不可能な程度の，あるいは，自走することができない程度の勾配で使用されるものと認められるから，イ号物件は「急勾配」の地形部分に使用される法面等の加工機械として，構成要件Ｉを充足する。
３争点３（明確性違反の有無）について
(1)以上のとおり，イ号物件は本件発明の技術的範囲に属しないと判断されるが，所論にかんがみ，本件発明の無効事由の有無についても検討しておくこととする。
上記１(2)アのとおり，構成要件Ｈの「該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」は，本件明細書に接した当業者であれば，「『該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る』のに適した構造を有する一対のウインチ」という意味に理解することができるから，この要件が明確性を欠くとはいえない。
(2)上記２のとおり，構成要件Ｉの「急勾配」は，本件明細書に接した当業者であれば，「土木機械の投入が不可能な程度の，あるいは，自走することができない程度の勾配」という意味に理解することができるから，この要件も明確性を欠くとはいえない。
４争点４（進歩性違反の有無）について
(1)引用例１（実開平２－１２５０６２号のマイクロフィルム。乙１）には，以下の発明（引用発明１）が開示されている。
ａ車体（下部走行体１５）と，この車体に取付けられた該車体を走行させ
ることができる走行装置である無限軌道と，
ｂ前記車体（下部走行体１５）の上部に該車体の一方に枢支ピン（ピン２６）を介して一方が回動可能に取付けられたベース板（フレーム体１９）
と，
ｃこのベース板（フレーム体１９）上に油圧等を用いた回転機構（旋回軸受１６）を介して回転可能に取付けられた作業台（上部旋回体１７）と，ｄ前記ベース板（フレーム体１９）の他方と前記車体（下部走行体１５）の他方との間に取付けられた該ベース板を回動させ，法面においても前記作業台（上部旋回体１７）を水平状態に調整操作できる回動機構（傾動シリンダ２０）と，
ｅ前記作業台（上部旋回体１７）の端部に取付けられた駆動アーム（上部旋回体１７のフロント部に装着した作業アタッチメント１８）と，この駆動アームの先端部に取付けられた作業アタッチメント（作業アタッチメント１８の先端部に取付けた法面バケット１３’）とからなる
ｆ法面等の加工機械（油圧ショベル）
(2)本件発明と引用発明   １との一致点及び相違点は，以下のとおりである（乙１９・５，２４，２５頁）。
ア一致点：車体と，この車体に取付けられた駆動機構によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と，前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と，このベース板上に駆動機構を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ，前記車体が傾斜状態にあっても水平状態で回転する作業台と，前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取付けられた該ベース板を回動させる回動機構と，前記作業台の端部に取付けられた駆動アームと，この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントとからなる，勾配のある地形部分に使用される法面等の加工機械である点。イ相違点１：無限軌道及び回転機構の「駆動機構」について，本件発明は「油圧等」であるのに対し，引用発明１はどのような機構か明らかでない点。


ウ相違点２：本件発明は「前記車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取り付けられた一対のウインチであって，該車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」を有するのに対し，引用発明１はウインチを有していない点。
エ相違点３：前記「勾配のある地形部分」が，本件発明では「急勾配の」ものであるのに対し，引用発明１では勾配がどの程度であるか不明である点。
(3)相違点１について
本件発明においても，駆動機構は「油圧等」であって「油圧」に限定されているわけではないから，相違点１は実質的な相違点とはいえない。
(4)相違点２，３について
ア本件発明は，従来，高くて急勾配の地形部分に法面を形成する場合，全面にわたって土木機械を投入することができず，人の手作業によっていたため，作業効率が悪く，危険であるなどの課題があったことから，そうした地形部分でも作業者がほぼ水平状態で操作できる加工機械を用いるとともに，当該機械について，「車体あるいはベース板の一方の両側部に互いに距離を置いて取り付けられた一対のウインチであって，車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」を有する構成（相違点２に係る構成）を採用し，その結果，ウインチの作動によってワイヤーを伸縮させるとともに，無限軌道を駆動させることにより，無限軌道だけでは自走することができない傾斜面部位でも車体を上下左右方向に移動することができるという作用効果を奏するものである（本件明細書の段落【０００３】～【０００６】，【００２４】～【００２８】）。
これに対し，引用発明１は，無限軌道の駆動により傾斜面を昇降走行する油圧ショベルであるから，本件発明にいう急勾配，すなわち，（ウインチ及びワイヤーにより車体を支持しなければ）土木機械の投入が不可能，あるいは自走することができない傾斜面において使用することまでは想定されておらず，引用例１（乙１）にも，そうした傾斜面部位でも一対のウインチを用いて車体を上下左右方向に移動させ，法面形成作業を効率よく行うことの直接的な動機付けや示唆はない。
イ引用例２，３，５ないし８（乙２，５ないし８，１０）には，それぞれウインチ及びワイヤーを用いる技術が開示されているが，いずれの引用例にも，「車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」は開示されていない（引用例２ではワイヤーを引き上げる一対のウインチが記載されているが，ワイヤーは平行に張設され，アスファルトフィニッシャは左右に進行方向を変えることなく常に正しい方向に直進し得るものとされている。引用例３では２つのウインチを作動させる油圧モータの流量を変えることによってワイヤーの巻取り量を変えアスファルトフィニッシャの向きを変える装置が開示されているにすぎない。引用例５の一対のウインチはワイヤロープを平行に保持したまま保持用機械と共に並行移動するものであり，上方に拡開する状態で張設されたワイヤーを巻き取るものではない。引用例６～８には，一対のウインチが開示されているとはいえない。）。引用例４（乙９）には，傾斜した補強面上方の３台のウインチ（１３ａ～１３ｃ）から繰り出された３本のワイヤー（１２ａ～１２ｃ）で台車（１）を牽引し，中央の主ワイヤー（１２ａ）は，主として台車の重量を支え台車の昇降移動を受け持つものであるのに対し，上方が拡開する状態で張設された左右のワイヤー（１２ｂ，１２ｃ）は，車輪（３）の舵取り装置（１７）に連結した可動連結具（９ｂ）の先端に係止されて台車の左右方向への移動を受け持つものであって，左右のウインチ及びこれに基づく左右ワイヤーの操作によって，台車の広大な補強面の移動が可能となる技術が開示されているが，「車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」が開示されているわけではなく，また，走行装置が無限軌道ではないため，左右のワイヤーで（可動連結具（９ｂ），舵取り装置（１７）を介して）前輪を傾動させ，その上で主ワイヤーで牽引するものであり，急勾配の未整形地を走行することを前提としていない。
ウ以上のとおり，引用発明１は，本件発明にいう急勾配，すなわち，土木機械の投入が不可能，あるいは自走することができない傾斜面において使用することまでは想定されておらず，引用例１にも，そうした傾斜面部位でも一対のウインチを用いて車体を上下左右方向に移動させ，法面形成作業を効率よく行うことの直接的な動機付けや示唆はないから，引用発明１に，引用例２ないし８に記載された事項を適用することが容易であるということはできない。
また，仮に，引用発明１に，引用例２ないし８に開示された傾斜面での走行や土木工事作業を行う機械について，ワイヤーによる牽引機構を採用する技術を適用したとしても，引用例２ないし８のいずれにも，「車体を支持し，かつ上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」は開示されていないから，本件発明に想到することが容易であるとはいえない。
エしたがって，本件発明は，引用発明１及び引用例２ないし８に開示された事項に基づき容易に想到することができたとはいえない。
５結論
以上によれば，イ号物件は本件発明の技術的範囲に属しないから，原告の請求はすべて理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
大須    賀              滋
裁判官
小      川      雅      敏
裁判官
西      村      康      夫


平成３０年２月２７日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１００６６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１月３０日
判            決
原            告        日本ドライケミカル株式会社
訴訟代理人弁理士        津国   肇
柴   田   明   夫
生   川   芳   徳
被     告      帝國纎   維株式   会社
訴訟代理人弁護士      木村和   也
水沼   淳
復代理   人弁護士        日野正   実訴訟代理人弁理士        昼   間   孝   良
境   澤   正   夫
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１６－８０００７７号事件について平成２９年２月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の判断の誤り（周知技術の認定の誤り，相違点の判断の誤り）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成２６年１０月１６日，名称を「大容量送水システム」とする特許出願（特願２０１４－２１１３２０号）を行い，平成２７年２月１３日，設定登録を受けた（特許第５６９５７９０号〔請求項の数は９である。〕。甲１９）。原告は，平成２８年６月２７日，上記請求項１ないし９に係る発明（以下，各請求項記載の発明を請求項１ないし９の区分に応じて「本件発明１」ないし「本件発明９」といい，これらを併せて「本件発明」という。）を無効にすることについて特許無効審判を請求した（無効２０１６－８０００７７号。甲２０）。特許庁は，平成２９年２月７日，本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。その謄本は，同月１６日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件発明（以下，本件発明に係る特許を「本件特許」といい，本件特許の明細書を「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
「【請求項１】
（ａ）取水用水中ポンプ，油圧ホースを介して該取水用水中ポンプを駆動するディーゼルエンジン，該ディーゼルエンジンの燃料を貯蔵するタンクでありかつ該タンク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク，および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を少なくとも積
載した大容量送水車輌，
（ｂ）該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク，（ｃ）該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ，かつ，前記燃料残量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて，前記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構，を少なくとも有して構成されてなることを特徴とする大容量送水システム。
【請求項２】
前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が，予め設定されたレベルまでに燃料残量が減少したことを示したときに，前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を開始するように設定されてなることを特徴とする請求項１記載の大容量送水システム。
【請求項３】
前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が，予め設定されたレベルまでに燃料残量が増加したことを示したときに，前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を停止するように設定されてなることを特徴とする請求項１または２記載の大容量送水システム。
【請求項４】
請求項２記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始方式と，請求項３記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給停止方式を採用するとともに，請求項２記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始からの累積燃料供給量を検知して，予め設定された累積燃料供給量に達したときに，前記燃料備蓄タンク内からの燃料供給を停止するように設定した第二の燃料供給停止方式を採用してなることを特徴とする請求項１記載の大容量送水システム。
【請求項５】
請求項４に記載の予め設定された累積燃料供給量が，前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク容量の８０％以上１００％以下に相当して設定されたものであることを特徴とする請求項４記載の大容量送水システム。
【請求項６】
請求項１に記載の大容量送水システムを用いた大容量の送水方法であって，大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が，該燃料タンク容量１００％に対して，残量１５％～４５％を含む特定範囲に対応して予め設定されたレベル以下にまで減少したことを示したときに，燃料備蓄タンクからの，該大容量送水車輌に積載された前記燃料タンクへの燃料供給を開始するように構成したことを特徴とする大容量送水方法。
【請求項７】
請求項１に記載の大容量送水システムを用いた大容量の送水方法であって，大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が，該燃料タンク容量１００％に対して，残量８０％～９０％を含む特定範囲に対応して予め設定されたレベル以上にまで増加したことを示したときに，燃料備蓄タンクからの，該大容量送水車輌に積載された前記燃料タンクへの燃料供給を停止するように構成したことを特徴とする大容量送水方法。
【請求項８】
請求項６に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供給開始方法と，請求項７に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供給停止方法を採用してなることを特徴とする大容量送水方法。
【請求項９】
請求項６に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供給開始方法と，請求項７に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供給停止方法を採用し，かつ，請求項６に記載の燃料備蓄タンク内の燃料の燃料タンクへの供給開始を始めたときからの累積燃料供給量を検知して，予め設定された累積燃料供給量に達したときに，前記燃料備蓄タンク内からの燃料供給を停止する第二の燃料供給停止方法を併用してなることを特徴とする大容量送水方法。」
３審決の理由
(1)審決の判断の概要


ア審決は，①本件発明１は，下記アの文献に記載された発明（以下「引用発明」という。）に対し，下記イないしカの各文献に記載された事項及び下記キないしコの各文献に記載された周知事実を適用して，当業者が容易に発明をすることができたものではなく，②本件発明２ないし本件発明９は，本件発明１の発明特定事項を全て含むものであって，これに他の発明特定事項を付加したものであるから，本件発明１と同様に，引用発明に対し，下記イないしカの各文献に記載された事項及び下記キないしコの各文献に記載された周知事実を適用して，当業者が容易に発明をすることができたものではなく，本件特許は無効とすべきものではないと判断した。
(ｱ)特開２００９－２９１２８９号公報（甲１）
(ｲ)特開平１０－１４１１６３号公報（甲２。以下「甲２文献」という。）(ｳ)特開２０００－９７０３９号公報（甲３。以下「甲３文献」という。）(ｴ)特開昭５８－１０７８６８号公報（甲４。以下「甲４文献」という。）(ｵ)特開２００６－２４８４９２号公報（甲５。以下「甲５文献」という。）(ｶ)特開２００５－１１４３７４号公報（甲６。以下「甲６文献」という。）(ｷ)ホームページ文書「消防の動き   平成１８年１月号Ｎｏ．４１８」（甲９。以下「甲９文献」という。）
(ｸ)ホームページ文書「石油コンビナート等防災体制検討会   検討結果報告書」（甲１０。以下「甲１０文献」という。）
(ｹ)ホームページ文書「消防の動き   平成２１年３月号Ｎｏ．４５６」
（甲１１）
(ｺ)ホームページ文書「朝日新聞ＤＩＧＩＴＡＬ」・「連続放水１３時間半，２４００トン放つ東京消防庁」（甲１２。以下「甲１２文献」という。）イ審決が認定した引用発明の内容，本件発明１と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
(2)引用発明の内容
「取り外して水中に投入可能な取水ポンプ１３，油圧駆動系によって該取水ポンプ１３を駆動する車輌エンジン２６，該車輌エンジン２６の燃料を貯蔵する燃料タンク，および前記取水ポンプ１３により取水した水を給送するメインポンプ１２およびホース１７を搭載した，大量の水を給送することができる消防ポンプ車。」
(3)本件発明１と引用発明との一致点
本件発明１と引用発明との一致点は，次のとおりである。「取水用水中ポンプ，油圧駆動系を介して取水用水中ポンプを駆動するエンジン，該エンジンの燃料を貯蔵する燃料タンク，および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を積載した大容量送水車輌。」
(4)本件発明１と引用発明との相違点
ア相違点１
油圧駆動系を介して取水用水中ポンプを駆動することに関し，本件発明１が，「油圧ホース」を介して取水用水中ポンプを駆動するのに対して，引用発明では，「油圧
ホース」を介するものであるか否か明らかでない点
イ相違点２
本件発明１は，「ディーゼルエンジン」を備えるものであるが，引用発明は，車輌エンジンを備えるものの「ディーゼルエンジン」であるか否かは不明な点
ウ相違点３
本件発明１は，「該タンク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク」，「該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク」及び「該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ，かつ，前記燃料残量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて，前記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構」を備えた「大容量送水システム」であるが，引用発明は，「燃料タンク」は備えるものの，それ以上の構成を備
えたシステムではない点
(5)相違点についての判断
ア相違点１及び２について
油圧駆動系を構成するために「油圧ホース」を利用すること及び車輌を駆動する車輌エンジンとして「ディーゼルエンジン」を採用することは，いずれも例示するまでもない周知技術であって，発明の具現化の際に当業者が適宜採用し得たものにすぎないから，相違点１及び２に係る本件発明１の発明特定事項は，引用発明においても当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点３について
(ｱ)引用発明の課題について
引用発明は，石油コンビナート等の大規模な火災が発生した場合に大量の水を短時間に供給することを念頭においたものである。そして，甲１０文献ないし甲１２文献に記載された事項によれば，石油コンビナート等の大規模災害現場などにおいて，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することは，周知の課題であるといえる。そうすると，石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することは，周知の課題である。
(ｲ)甲２文献について
甲２文献に記載されたものは「ポンプや発電機等の原動力となるエンジンを運転させたままで，燃料タンクに自動補給する」ものであるか明らかでない上，甲２文献のエンジン発電装置は大容量送水車輌とは関係のないものであるから，石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することが周知の課題であるとしても，甲２文献に記載された事項を引用発明に適用することが当業者にとって容易であるとはいえない。
(ｳ)甲３文献について


石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することは周知の課題であるから，引用発明に甲３文献に記載された「ポンプや発電機等の原動力となるエンジンを運転させたままで，燃料タンクに自動補給する装置」を適用することは，当業者が容易になし得ることといえる。しかしながら，甲３文献には「エンジン作業機１において，カバー２の外部に外部燃料タンク４３を配設し，該外部燃料タンク４３と内部燃料タンク６とを燃料補給用ホース４４により連結し，給油ポンプ４２を用いて外部燃料タンク４３から内部燃料タンク６へ燃料油を補給可能に構成している。」（【００２２】）と記載されているところ，甲３文献の図９によれば，給油ポンプ４２（本件発明１の「自動供給ポンプ機構」に相当するもの）がエンジン作業機１内部に設けられているから，給油ポンプ４２は外部燃料タンク４３（本件発明１の「燃料備蓄タンク」に構造上相当するもの）とエンジン作業機１の間に設けられていない。すなわち，引用発明の「大量の水を給送することができる消防ポンプ車」（本件発明１の「大容量送水車輌」に相当するもの）に搭載された燃料タンク（本件発明１の「燃料タンク」に相当するもの）と甲３文献に記載された事項の内部燃料タンク６（本件発明１の「燃料タンク」に相当するもの）を対応させて，給油ポンプ４２（本件発明１の「自動供給ポンプ機構」に相当するもの）と外部燃料タンク４３（本件発明１の「燃料備蓄タンク」に構造上相当するもの）を適用した場合に，給油ポンプ４２（本件発明１の「自動供給ポンプ機構」に相当するもの）はエンジン作業機１内部に設けられているから，給油ポンプ４２を外部燃料タンク４３（本件発明１の「燃料備蓄タンク」に構造上相当するもの）と大容量送水車輌との間に設けるという構成を導き出すことができない。
また，引用発明に甲３文献に記載された事項を適用する際に，甲３文献のエンジン作業機１内に収容された給油ポンプ４２を敢えてエンジン作業機１の外部に設け，外部燃料タンク４３とエンジン作業機１の間に設ける積極的な動機付けもなく，また，そのようにすることは，当業者が適宜採用できる事項ともいえない。そうすると，当業者が引用発明に甲３文献に記載された事項を適用して，本件発明１の相違点３に係る構成を容易に想到することができるとはいえない。
(ｴ)甲４文献について
甲４文献は，台上試験で車両を用いて長時間連続運転を実施する装置において，台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動補給するものであり，長時間連続運転試験されるのは試験車両を駆動するためのエンジンであって，ポンプや発電機の原動力となるエンジンではないから，石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することが周知の課題であるとしても，甲４文献に記載された事項を引用発明に適用することは，当業者にとって容易とはいえない。
(ｵ)甲５文献，甲６文献，甲９文献ないし甲１２文献についてこれらの文献には，引用発明を本件発明１における相違点３に係る構成を備えるものとすることについて，記載も示唆もされていない。また，これらの文献に記載されている構成を，本件発明１の相違点３に係る構成となるように都合良く組み合わせることは，当業者が容易になし得たことともいえない。
第３原告主張に係る審決取消事由
１取消事由１（周知技術の認定の誤り）
審決は，甲３文献には，ポンプや発電機等の原動力となるエンジンを運転させたままで燃料タンクに自動補給する装置（以下「燃料自動補給装置」という。）が記載されているといえるものの，甲２文献及び甲４文献には，燃料自動補給装置が記載されているとはいえないから，燃料自動補給装置が出願時において周知であったとはいえないなどと認定する。
しかしながら，甲２文献についてみると，一般的なエンジンは，供給された燃料を燃焼させないで蓄えたりはしないため，停止しているエンジンに燃料が供給されるとは考えられず，燃料小出槽３の油面が低位レベルまで低下したときに，エンジンを停止させるという記載がない以上，メインタンク１から燃料小出槽３への燃料の供給は，エンジンを運転させたままで燃料タンクに自動補給するものである。また，甲４文献についてみると，同文献にいう「車両の長時間連続運転試験を行うに際して車両の燃料タンクへ燃料を自動補給する装置」は，「車両」の「原動力となるエンジンを運転させたままで，燃料タンクに自動補給する装置」にほかならないから，同文献にいう「燃料を自動補給する装置」が，燃料自動補給装置であることは，明白である。
そうすると，燃料自動補給装置は，甲３文献のみならず，甲２文献及び甲４文献にも記載されているのであるから，本件特許出願日前の周知技術である。そして，このような周知の燃料自動補給装置は，「燃料残量を検出するセンサーが設けられた燃料タンク」，「燃料備蓄タンク」及び「自動供給ポンプ機構」の各構成を備えるものであり，当業者は，引用発明の消防用ポンプ装置の連続給水時間を可能な限り長時間にするため，このような周知の燃料自動補給装置の適用を試みるのは当然であるから，本件発明１の構成に容易に想到することができる。したがって，周知技術についての審決の認定には事実誤認があり，当該事実誤認は，審決の結論に影響を及ぼすものである。
２取消事由２（相違点３の判断の誤り）
(1)甲２文献について
審決は，甲２文献のエンジン発電装置が大容量送水車輌とは関係のないものであるから，石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を供給することが周知の課題であったとしても，甲２文献に記載された事項を引用発明に適用することが当業者にとって容易とはいえないなどと判断する。しかしながら，審決の上記の判断は，甲２文献のエンジン発電装置が大容量送水車輌とは関係のないものであるという認定に基づくものであるが，甲２文献の「燃料の供給システム」は，少なくとも液体の「燃料」を燃焼させる「エンジン」を原動力とする装置に適用することができるのであるから（甲２文献【０００２】），甲２文献の「エンジン発電装置」が，「エンジン」を原動力とする他の装置と置換可能であることは，当業者にとって容易に理解できる。
しかも，石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を供給することが周知の課題であったのであるから，当業者は，当該周知の課題を解決するために，「取水ポンプ１３」の原動力となる「車輌エンジン２６」を備えた引用発明に対し，甲２文献の「燃料の供給システム」を容易に適用することができるといえる。
したがって，相違点３に係る審決の判断には，誤りがある。
(2)甲３文献について


審決は，引用発明に甲３文献に記載された事項を適用するに当たり，甲３文献のエンジン作業機１内に収容された給油ポンプ４２を，敢えてエンジン作業機１の外部に設けて，外部燃料タンク４３とエンジン作業機１の間に設ける積極的な動機付けもなく，当業者が適宜採用できる事項ともいえないから，当業者が，引用発明に対し甲３文献に記載された事項を適用して，相違点３に係る構成を容易に想到することができるとはいえないなどと判断する。
しかしながら，甲３文献の「燃料供給装置」を引用発明に適用するに当たり，「給油ポンプ４２」を大容量送水車輌と「外部燃料タンク４３」の間に設けることは，単に「給油ポンプ４２」を大容量送水車輌に積載しない構成とすることに等しく，当業者が適宜採用し得る設計事項にすぎない。むしろ，「給油ポンプ４２」を大容量送水車輌に積載しない場合には，大容量送水車輌に「給油ポンプ４２」を設置するためのスペースを確保する必要がなく，大容量送水車輌の積載重量を考慮する必要がないため，「給油ポンプ４２」を大容量送水車輌に積載しない構成の方が，設計は容易である。
したがって，相違点３に係る審決の判断には，誤りがある。
(3)甲４文献について
審決は，甲４文献に記載された事項につき，台上試験で車両を用いて長時間連続運転を実施する装置において，台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動補給するものであり，長時間連続運転試験されるのは，試験車両を駆動するためのエンジンであって，ポンプや発電機の原動力となるエンジンではないから，石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において，大量の水を短時間に供給するだけでなく，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することが周知の課題であったとしても，甲４文献に記載された事項を引用発明に適用することが当業者にとって容易とはいえないと判断する。しかしながら，審決の上記の判断は，甲４文献において長時間連続運転試験されるのは，試験車両を駆動するためのエンジンであって，ポンプや発電機の原動力となるエンジンではないという認定に基づくものであるが，引用発明において「取水ポンプ１３」の原動力となるのは，大容量送水車輌の「車輌エンジン２６」であるから，長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を供給するという周知の課題を解決するために，「取水ポンプ１３」の原動力となる「車輌エンジン２６」を長時間にわたり連続運転させるために，甲４文献の「車両の燃料タンクへ燃料を自動補給する装置」を適用することは，当業者にとって容易である。したがって，相違点３に係る審決の判断には，誤りがある。３取消事由３（本件発明２ないし９の進歩性判断の誤り）審決は，本件発明２ないし本件発明９は，本件発明１の発明特定事項を全て含み，更に他の発明特定事項を付加したものであるから，本件発明１と同様に，引用発明，甲２文献ないし甲６文献に記載された事項及び甲９文献ないし甲１２文献に記載された周知事実に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断する。
しかしながら，上記１及び２のとおり，本件発明１の発明特定事項は当業者にとって容易想到であり，また，本件発明２ないし本件発明９に付加された他の発明特定事項も当業者にとって容易想到であるから，本件発明２ないし本件発明９についても，特許法２９条２項に基づき，進歩性を欠くものとして特許を受けることができない。
したがって，本件発明２ないし９の進歩性に係る審決の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（周知技術の認定の誤り）
(1)甲２文献について
原告は，甲２文献は燃料小出槽の油面が低位レベルまで低下したときに燃料を供給する装置であるところ，燃料小出槽からの燃料の供給先であるエンジンは燃料を燃焼させないで蓄えることはなく，これが燃料自動補給装置であることは明らかであるから，燃料自動補給装置が甲２文献に記載されていないとした審決の周知技術に係る認定には誤りがある旨主張する。
しかしながら，エンジンを運転させた結果，燃料小出槽内の燃料が減少したとしても，そのことをもって燃料小出槽へ燃料を補給する際にもエンジンが運転していることにはならず，原告の主張には論理の飛躍がある。かえって，甲２文献においては燃料の自動補給中にエンジンが運転していることについて一切開示も示唆もされていない上，そもそも，甲２文献に記載された装置は，燃料供給時の異常検出装置に関する発明であり，その性質上，エンジン発電装置等の状態が運転中であることを開示も示唆もするものではない。そうすると，甲２文献に記載された装置が燃料自動補給装置であるか明らかでないとした審決の判断に誤りはない。したがって，原告の主張は，理由がない。
(2)甲４文献について
原告は，甲４文献の「車両の長時間連続運転試験を行うに際して車両の燃料タンクへ燃料を自動補給する装置」も車両の燃料自動補給装置にほかならないから，燃料自動補給装置が甲４文献に記載されていないとした審決の周知技術に係る認定には誤りがある旨主張する。
しかしながら，甲４文献の装置は，台上試験を実施するための固定化された屋内装置を構成する一部にすぎず，屋外で可動的に配置される送水車輌のエンジンのようなエンジンに対して燃料を自動補給することは全く想定されておらず，そのような構成は一切開示も示唆もされていない。そのため，甲４文献に記載された発明が燃料を補給する対象について，試験車両を駆動するためのエンジンであって，ポンプや発電機の原動力となるエンジンではないとした審決の判断に誤りはない。したがって，原告の主張は，理由がない。
(3)まとめ
以上によれば，甲２文献及び甲４文献には燃料自動補給装置が一切開示されていないことからすると，燃料自動補給装置に係る技術が周知のものではないとした審決の判断には，誤りはない。
２取消事由２（相違点３の判断の誤り）
(1)甲２文献について
原告は，甲２文献にいう燃料の供給システムは，少なくとも，液体の燃料を燃焼させるエンジンを原動力とする装置に適用することができ，これを引用発明に適用することは容易であった旨主張する。
しかしながら，エンジンを原動力とする装置は，その規模，駆動力を提供する対象，装置自体の可動性の有無，設置場所の状況，使用する燃料の種類，燃料供給源の一定性等の観点から多種多様であり，甲２文献の装置では，燃料供給源である地下メインタンクは固定され，位置も一定であり，エンジン発電装置が可動的なものであること及び屋外に設置されること並びに燃料移送ポンプを移動することは全く想定されておらず，この旨の開示や示唆も一切ない。そのため，審決も指摘するとおり，甲２文献に記載された発明は，大容量送水車輌とは全く関係のないものであり，これを引用発明に適用することは極めて困難である。したがって，相違点３に係る審決の判断には誤りはなく，原告の主張は理由がない。
(2)甲３文献について
原告は，給油ポンプ４２を大容量送水車輌と外部燃料タンク４３の間に設けることは，単に給油ポンプ４２を大容量送水車輌に積載しない構成とすることに等しく，当業者が適宜採用し得る設計事項にすぎず，むしろ，積載しない方が設計は容易である旨主張する。


しかしながら，審決も指摘するとおり，甲３文献に開示された発明において，給油ポンプ４２を敢えてエンジン作業機１の外部に設けて，外部燃料タンク４３とエンジン作業機１の間に設ける積極的な動機付けはなく，当業者が適宜採用し得る設計事項とは到底いえない。また，甲３文献に記載された発明において，給油ポンプ４２を大容量送水車輌の外に設ける場合には，当然ながら，大容量送水車輌と同ポンプとを燃料ホース等によりつなぐ必要があるほか，燃料残量計センサーからの信号や動力源をポンプに伝えるためのケーブルもつなぐ必要がある。さらに，大容量送水車輌は現場の状況に応じて移動するものであるから，こうしたホースやケーブル等は相当程度の長さを確保しなければならないし，現場での使用に耐え得る相応の耐久性も必要となる。このように，給油ポンプ４２を大容量送水車輌の外に設けるためには種々の技術的課題を解決する必要があり，給油ポンプ４２を大容量送水車輌に積載しない方が設計は容易であるとの原告の主張の誤りは，明白である。したがって，相違点３に係る審決の判断には誤りはなく，原告の主張は理由がない。
(3)甲４文献について
原告は，甲４文献に記載されたエンジンが「車両を駆動するためのエンジン」であることは，同文献の燃料自動補給装置を引用発明に適用することの容易想到性の判断に影響しないと主張する。
しかしながら，甲４文献は，台上試験において長時間連続運転を実施する装置において，運転を中断することなく，固定式の試験車両に燃料を自動補給するものであるのに対し，引用発明は，広範囲に移動する可動型の大容量送水車輌の燃料タンクに対して燃料を自動補給するものである。そうすると，固定された対象に対して燃料を供給する場合と可動型の対象に対して燃料を供給する場合では，ポンプの性能や安全対策，外部環境への耐久性において違いが生じることは，明らかであるから，甲４文献に記載された事項を引用発明に適用することは困難である。したがって，相違点３に係る審決の判断には誤りはなく，原告の主張は理由がない。
３取消事由３（本件発明２ないし９の進歩性判断の誤り）本件発明２ないし９は，いずれも本件発明１の発明特定事項を含むものであって，本件発明１は，引用発明及び甲２文献ないし甲４文献に記載された各事項等から当業者が容易に想到することができたものとは認められない。そうすると，本件発明２ないし９についても，当業者が容易に想到することができたものとはいえないから，当業者が本件発明２ないし９を容易に想到することができたものとはいえないとした審決の判断には，誤りはない。
したがって，原告の主張は，本件発明２ないし９に係る個別の主張の当否をいうまでもなく，失当である。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件発明について
本件発明は，次のとおりのものと認められる（甲１９）。ア本件発明は，大型機器・設備の冷却や，消火活動などに必要な大量の水を川，海，湖沼などの無限水利ポイントから，無人運転で連続して取水及び送水したり，洪水地帯などから大量の水を排出・送水したりすることが可能な大容量送水システムに関するものである（【０００１】，【０００２】）。イ近年，大型機器・設備の冷却や，消火活動などに必要な大量の水を川，海，湖沼などの無限水利ポイントから所望の地点に送水することが要請される場合があり，そのための送水装置が提案されている（【０００３】）。このような送水装置には，例えば，原子力関係の大型機器・設備の冷却のように冷却を継続することに重要な意味がある場合など，たとえ短時間であっても途切れることなく，長期間にわたって連続的に送水を行うことが要請される場合がある（【０００４】，【０００５】）。また，近年，局地的な非常に強い豪雨などにより，過去に経験したことがないような洪水・冠水状態が発生する場合があり，このような場合にも，大量の水の排出・送水を連続的に行うことが要請されている（【０００６】）。しかしながら，従来の送水装置は，これらの要請に十分に対応できるものではなかった（【０００６】）。
ウ本件発明は，上記の事情に鑑みてなされたものであり，大型機器・設備の冷却や，消火活動などに必要な大量の水の連続的送水を可能にする大容量送水システム，特に取水用のポンプを短時間でも途切れることなく継続して稼働させることができる大容量送水システムの提供及びそのシステムを利用した大容量送水方法の提供を目的とするものである（【０００８】）。
エ本件発明１の大容量送水システムによれば，無限水利ポイントなどから取水する取水用水中ポンプを油圧で駆動するディーゼルエンジンへの燃料供給を自動的に行うことができるため，ディーゼルエンジンの燃料がなくなって取水・送水が停止するという事態に陥ることがなく，大型機器・設備の冷却や，消火活動などに必要な大量の水をたとえ短時間でも途切れることなく連続的に送水することができる（【００１２】，【００１３】）。
したがって，本件発明１は，例えば，①原子力関係設備の冷却等を連続的に行うために必要な大量の水の連続的な取水・送水，②消火活動を連続的に行うために必要な大量の水の連続的な取水・送水，③洪水・冠水などの災害の発生前後に必要とされる，大量の水の緊急かつ連続的な排出及び輸送など，連続した大容量送水が要請される各種の事態に有効に対応できるという効果を奏するものであり，これらは全て，原子力関係設備の安全な稼働運転の実現，大規模な石油コンビナート火災などの効果的な消火，自然災害の未然防止及び自然災害からの早期の復旧回復などを通じて，自然環境の破壊防止及び回復，二酸化炭素の削減などの効果にもつながるものである（【００１４】，【００１５】）。
オ本件発明２ないし本件発明５によれば，本件発明１の効果を一層確実にかつ大きくすることができる大容量送水システムが提供される（【００１６】）。また，本件発明６ないし本件発明９によれば，本件発明１の効果を一層確実にかつ大きくすることができる大容量送水方法が実現される（【００１７】）。
(2)引用発明について


引用発明の内容は，次のとおりのものと認められる（甲１）。ア引用発明は，石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が発生したときに，いち早く現場に駆けつけて，泡消火用の大量の水又は海水を短時間に供給できる消防用ポンプに関するものである（【０００１】）。イ石油コンビナートや化学コンビナートにおける大規模火災を想定して，大容量の消防用ポンプ装置が要望されており，そのための大容量の水源として，不十分な場合が多い既存の消火栓などに代えて大量に存在する海水や湖水の利用が考慮されるが，消防用ポンプ装置の設置位置から取水面（海面）までの距離が長く，吸水高さが大きくなって呼び水が困難になる場合が多いため，消防用ポンプ装置を何段かに直列に接続して中継運転する方法が提案され，これは，火災現場から水源までの距離が長い場合に効果的であった（【０００２】）。しかしながら，消防用ポンプ装置を中継運転する方法は，火災規模が小さい場合は効果的であるが，石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が発生したときに，いち早く現場に駆けつけて，例えば，毎分２万リットルといった大量の水を短時間に供給するには適しておらず，また，①消防用ポンプ装置を複数使用して中継送水するための各消防用ポンプ装置の圧力調整を，緊急性を要する火災現場で行うのは困難であり，②大容量の取水を行う場合には，取水口の管理を適切に行わないと空気を吸い込み，又は吸水管内でキャビテーションが発生してインペラーなどが損傷したりするおそれがあるという問題があった（【０００３】）。ウ引用発明は，上記の事情に鑑みてなされたものであり，取水口から確実に吸水できるとともに，吸水管内でキャビテーションを発生させることなく，大量の水を短時間に供給できる消防用ポンプ装置の提供を目的とするものである（【０００３】）。
エ引用発明は，メインポンプとホースで接続された取水ポンプを水中に投入し，車輌エンジンで取水ポンプのための油圧駆動系を駆動してメインポンプに給水するので，取水ポンプの取水口から確実に吸水できるとともに，吸水管内でキャビテーションを発生させることなく，大量の水を短時間にメインポンプから給水できるという効果を奏するものである（【０００８】）。
２取消事由１（周知技術の認定の誤り）
審決は，甲３文献に記載されている発明に係る装置（以下「甲３装置」という。）は燃料自動補給装置であると認められるものの，甲２文献に記載されている発明に係る装置（以下「甲２装置」という。）及び甲４文献に記載されている発明に係る装置（以下「甲４装置」という。）はいずれも燃料自動補給装置とは認められないから，燃料自動補給装置は本件特許の出願時に周知であったということはできないと認定した。これに対し，原告は，甲２装置及び甲４装置についても燃料自動補給装置であると認められるから，審決の上記認定には誤りがあり，燃料自動補給装置は本件特許の出願日前の周知技術であったと主張する。
そこで，甲２装置及び甲４装置が燃料自動補給装置に該当するか否かにつき，以下検討する。なお，甲３装置が燃料自動補給装置であることについては，当事者間に争いがない。
(1)認定事実
ア甲２装置について
甲２文献によれば，甲２装置は，次のとおりのものと認められる（甲２）。(ｱ)甲２装置は，エンジン発電装置などの燃料の供給システムにおける異常検出装置に関するものである（【０００１】）。
(ｲ)従来の燃料の供給
システムにおける異常検出装置
は，当初の状態では，地下に設け
られて燃料を保存するメインタ
ンク１から，一定量ずつの燃料
が小出しされて燃料小出槽３に
供給され，燃料小出槽３の油面
５が高位レベル（Ｈ）に保たれて
おり，燃料小出槽３からエンジ
ン発電装置に所要量の燃料が供
給されている。そして，燃料小出槽３からエンジン発電装置への燃料の供給の結果，燃料小出槽３の油面５が低位レベル（Ｌ）まで低下すると，油面レベル検出器８の検出信号が制御器１０に入るので，燃料移送ポンプ２が作動し，メインタンク１から燃料小出槽３に燃料が供給される。その結果，燃料小出槽３の油面５が高位レベル（Ｈ）になると，油面レベル検出器７の検出信号が制御器１０に入るので，燃料移送ポンプ２が停止する（【０００２】）。
(ｳ)従来の燃料の供給システムにおける異常検出装置は，①燃料小出槽３の油面５が低位レベル（Ｌ）になると燃料移送ポンプ２が作動するので，メインタンク１に燃料がない場合でも燃料移送ポンプ２が作動する，②燃料移送用の配管４が破損していると，燃料移送ポンプ２が作動しても燃料小出槽３が燃料で満たされず，しかも，燃料が地面に漏洩したまま燃料移送ポンプ２が作動し続けるので，メインタンク１から大量の燃料を汲み上げてしまうとともに，漏洩した燃料に引火して大事故につながるおそれがあるという問題があった（【０００３】）。
(ｴ)甲２装置は，燃料
移送ポンプ２の代わりに，燃料
の汲上量が時間に比例する特性
を有する容積形の燃料移送ポン
プ２Ａを備え，制御器１０の代
わりに制御器１２を備えること
以外は，従来の燃料の供給シス
テムにおける異常検出装置と同
じである（【０００５】）。
甲２装置は，従来の燃料の供
給システムにおける異常検出装
置と同様に，当初の状態では，所
定量の燃料を有する地下のメイ
ンタンク１から一定量ずつの燃
料が小出しされて燃料小出槽３に供給され，燃料小出槽３の油面５が高位レベル（Ｈ）に保たれており，燃料小出槽３からエンジン発電装置に所要量の燃料が供給されている。そして，燃料小出槽３からエンジン発電装置への燃料の供給の結果，燃料小出槽３の油面５が低位レベル（Ｌ）まで低下すると，油面レベル検出器８がこれを検出して検出信号を制御器１２に送り，制御器１２から駆動指令が出て燃料移送ポンプ２Ａが駆動され，メインタンク１から燃料小出槽３に燃料が補給される。（【０００６】）
(ｵ)通常の状態で
は，燃料の補給を開始して
から標準時間が経過すると
（すなわち，容積形の燃料
移送ポンプ２Ａが標準時間
相当量の燃料を汲み上げる
と），燃料小出槽３の油面５
が高位レベル（Ｈ）まで回復
するので，油面レベル検出
器７がこれを検出して検出
信号を制御器１２に送り，
制御器１２から停止指令が
出て燃料移送ポンプ２Ａが
停止する。一方，配管４が破
損して燃料が漏洩している
ため，燃料小出槽３に燃料


が十分に補給されない状態又はメインタンク１に燃料がないといった異常事態が発生した状態では，燃料の補給を開始してから標準時間が経過しても，燃料小出槽３の油面５は高位レベル（Ｈ）に到達しない。そこで，標準時間より長い設定時間Ｔｓが経過したにもかかわらず（すなわち，容積形の燃料移送ポンプ２Ａが標準時間相当量より多い設定時間Ｔｓ相当量の燃料を汲み上げたにもかかわらず），燃料小出槽３の油面５が高位レベル（Ｈ）に到達しないときは，制御器１２から警報指令が出てブザー１１が警報を発する（【０００６】）。
(ｶ)甲２装置は，地下に設けられたメインタンク１を備えており，それ自体，移動することは不可能である。また，甲２装置は，エンジン発電装置に燃料を補給するものであるが，エンジン発電装置が移動可能であることは，甲２文献に記載も示唆もされていない上，燃料小出槽３が配管４で移動不可能なメインタンク１と結合されていることからすると，移動するものとは認められない。そうすると，甲２装置は，甲２文献に記載されている従来装置を含め，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもないものと認められる。
イ甲４装置について
甲４文献によれば，甲４装置は，次のとおりのものと認められる（甲４）。(ｱ)甲４装置は，台上試験で車両を用いて長時間連続運転を実施する装置において，台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動補給するものである（１頁左下欄１５行ないし２頁左上欄７行）。
(ｲ)甲４装置は，
燃料タンク１を備え，燃料
タンク１の上部又は側部
には，燃料タンク１内の燃
料２の液位を検知して電
気信号に変換するフュエ
ルゲージ３が設けられ，フ
ュエルゲージ３は，燃料タ
ンク１内の燃料２の液位
に追随して上下動するフロート３Ａとその上下位置を検知して電気信号に変換する検知素子３Ｂによって構成されている（２頁右上欄９行ないし１８行）。そして，同装置は，管路１４，１５，補給管８及び接続治具９を介して燃料タンク１に接続された外部の大容量タンク１３を備えている（２頁左下欄１行ないし１７行）。(ｳ)甲４装置は，燃料タンク１内の燃料が減少してフロート３Ａの位置が下がると電磁ポンプ１２が動作して，外部の大容量タンク１３から燃料が燃料タンク１内に補給されるとともに，これによって燃料タンク１内の燃料の液位が上昇し，ある一定レベルを超えると電磁ポンプ１２が解除される（３頁右上欄９行ないし左下欄１１行）。
(ｴ)甲４装置は，台上試験中の車両に燃料を補給するものであるから，燃料補給の対象が台の上に固定された車両に限られることは明らかであり，また，甲４装置は，台上試験を行う装置の一部として設置されるものと解されるから，それ自体を移動可能にすることが想定されていないことも明らかである。そうすると，甲４装置は，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもないものと認められる。
(2)燃料自動補給装置の該当性について
ア甲２装置について
(ｱ)前記(1)アの認定事実によれば，甲２装置（甲２文献に記載されている従来装置を含む。以下同じ。）は，燃料小出槽３からエンジン発電装置に燃料を供給した結果，燃料小出槽３の油面５が低位レベル（Ｌ）まで低下したときは，油面レベル検出器８がこれを検出して，制御器１０又は１２が燃料移送ポンプ２又は２Ａを作動させてメインタンク１から燃料小出槽３に燃料を補給し，その後，燃料小出槽３の油面５が高位レベル（Ｈ）まで回復したときは，油面レベル検出器７がこれを検出して制御器１０又は１２が燃料移送ポンプ２又は２Ａを停止させるものと認められる。
上記認定事実によれば，甲２装置の油面５が低位レベル（Ｌ）まで低下する原因は，燃料小出槽３からエンジン発電装置に燃料を供給したことにあるから，エンジン発電装置を運転したままの状態であることは明らかである。そして，制御器１０又は１２が燃料移送ポンプ２又は２Ａを作動させてから，燃料小出槽３の油面５が高位レベル（Ｈ）まで回復したことを油面レベル検出器７が検出し，制御器１０又は１２が燃料移送ポンプ２又は２Ａを停止させるまでの期間については，上記のとおり運転したままの状態にあるエンジン発電装置を停止させることが甲２文献に記載も示唆もされておらず，しかも，この期間のいずれかの時点でエンジン発電装置を停止させなければならない理由は見当たらないから，エンジン発電装置を運転したままの状態であると認めるのが相当である。
もっとも，前記(1)ア(ｶ)の認定事実によれば，甲２装置は，地下に設けられたメインタンク１を備えているため，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもない。
したがって，甲２装置は，エンジン発電装置を運転させたままで燃料小出槽３に燃料を自動補給する装置であって，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもないから，固定された燃料自動補給装置（以下「固定式燃料自動補給装置」という。）であると認めるのが相当である。(ｲ)被告は，甲２文献につき，エンジンを運転させた結果，燃料小出槽内の燃料が減少したとしても，そのことをもって燃料小出槽へ燃料を補給する際にもエンジンが運転していることにはならず，しかも，甲２文献は，燃料供給時の異常検出装置に関する発明であり，その性質上，エンジン発電装置等の状態が運転中であることを開示も示唆もするものではないから，甲２装置が燃料自動補給装置であるかどうか明らかでないとした審決の判断に誤りはないと主張する。しかしながら，上記(ｱ)のとおり，燃料小出槽３の油面５が低位レベル（Ｌ）まで低下するのは，エンジン発電装置を運転したままの状態であるためであることは明らかであって，その後に運転中のエンジン発電装置を停止させることは，甲２文献に記載も示唆もされておらず，その理由も見当たらないのであるから，燃料小出槽３の油面５が高位レベル（Ｈ）まで回復して制御器１０又は１２が燃料移送ポンプ２又は２Ａを停止させるまでについても，エンジン発電装置を運転したままの状態であると認めるのが相当である。
したがって，被告の主張は，採用することができない。
イ甲４装置について


(ｱ)前記(1)イの認定事実によれば，甲４装置は，台上試験で車両を用いて長時間連続運転を実施する装置において，台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動補給するものである。そして，証拠（乙１ないし乙３）及び弁論の全趣旨によれば，台上試験とは，台の上に固定した車両の車輪を実際にエンジンで駆動し，車両の走行時の状態を再現して実施する各種試験をいうものと認められることからすると，台上試験において車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動補給することは，車両のエンジンを運転させたままで燃料タンクに燃料を自動補給することを意味することは明らかである。もっとも，前記(1)イ(ｴ)の認定事実によれば，甲４装置は，台上試験を行う装置の一部として設置されるものであり，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもない。
したがって，甲４装置は，車両のエンジンを運転させたままで車両の燃料タンクに燃料を自動補給する装置であって，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもないから，甲２装置と同様に，固定式燃料自動補給装置であると認めるのが相当である。
(ｲ)被告は，甲４装置につき，台上試験を実施するための固定化された屋内装置を構成する一部にすぎず，屋外で可動的に配置される送水車輌のエンジンのように，台上試験の車両以外のエンジンに対して燃料を自動補給することは全く想定されていないため，甲４装置のエンジンはポンプや発電機の原動力となるエンジンとはいえず，燃料自動補給装置ということはできないと主張する。しかしながら，燃料自動補給装置は，本件においてはポンプや発電機等の原動力となるエンジンを運転させたままで燃料タンクに自動補給する装置と定義されているところ，甲４装置は，台上試験車両以外のエンジンであっても，固定されたエンジンに対しては燃料を自動補給することが想定されているといえるから，甲４装置は，固定式という限度で燃料自動補給装置であると認定するのが相当である。したがって，被告の主張は，上記認定の限度においては理由がなく，採用することができない。
(3)燃料自動補給装置の周知性について
上記(2)によれば，甲２装置及び甲４装置は，いずれも固定式燃料自動補給装置であるということができる。また，甲３文献によれば，甲３装置は，エンジン作業機
に燃料を補給するもの
である   が（【０   ００
１】），「外部燃料タンク
４３」に固定されてい
る上，エンジン作業機
として例示された発電
機やポンプ（【０００
２】）は，いずれも移動
を目的としたものではなく，しかも，カバーで被装されたものであるから，甲３装置は，固定して設置されているものと認められる。その他に，甲３装置自体が移動可能であること又はエンジン作業機が移動可能であることは，甲３文献に記載も示唆もされていない。そのため，甲３装置についても，固定式燃料自動補給装置であると認めるのが相当である。そうすると，少なくとも固定式燃料自動補給装置は，甲２文献ないし甲４文献のいずれにも開示されていることが認められることからすれば，本件特許の出願前に当業者に周知であったものと認めるのが相当である。したがって，燃料自動補給装置が本件特許の出願時において周知であったとはいえないとした審決の認定には，固定式燃料自動補給装置について周知であると認定しなかった限度で誤りがある。
(4)本件発明１の容易想到性について
前記１(2)の認定事実によれば，引用発明は，石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が発生したときに，いち早く現場に駆けつけて，泡消火用の大量の水又は海水を短時間に供給できる消防ポンプ装置を提供するものであるから，所定の待機場所からあらかじめ位置を特定することができない火災現場まで相当の距離を迅速に移動することを前提とする装置であることは明らかである。そのため，引用発明に設ける燃料補給手段は，相当の距離を迅速に移動した結果，あらかじめ特定することができない場所に存在することになった装置に対して，燃料を補給できるものでなければならない。
しかしながら，前記(3)のとおり，本件特許の出願時に周知であった固定式燃料自動補給装置は，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもないから，引用発明に対して，燃料を補給することができるものとはいえない。かえって，固定式燃料自動補給装置をそのまま引用発明に適用したとすれば，引用発明に係る消防ポンプ装置は，その位置が燃料自動補給装置に対して固定されてしまうため，所定の待機場所から火災現場まで相当の距離を迅速に移動することができなくなるから，引用発明の技術思想に反することになる。そうすると，当業者は，引用発明に周知の固定式燃料自動補給装置を適用して，相違点３に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。
したがって，当業者が，引用発明に周知技術を適用して，本件発明１の相違点３に係る構成を容易に想到することができるとはいえないとした審決の判断は，結論において誤りはない。
３取消事由２（相違点３の判断の誤り）
(1)相違点３の容易想到性について
前記２(4)のとおり，引用発明は，石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が発生したときに，いち早く現場に駆けつけて，泡消火用の大量の水又は海水を短時間に供給できる消防ポンプ装置を提供するものであるから，所定の待機場所からあらかじめ位置を特定することができない火災現場まで相当の距離を迅速に移動することを前提とする装置であることは明らかである。そのため，引用発明に設ける燃料補給手段は，相当の距離を迅速に移動した結果，あらかじめ特定することができない場所に存在することになった装置に対して，燃料を補給できるものでなければならない。
しかしながら，前記２(1)及び(3)のとおり，甲２装置は「メインタンク１」に，甲３装置は「外部燃料タンク４３」に，甲４装置は「大容量タンク１３」に，それぞれ固定されており，甲２装置ないし甲４装置は，それ自体が移動可能なものではなく，移動可能な装置に燃料を補給するものでもないから，引用発明に対して，燃料を補給することができるものとはいえない。かえって，甲２装置ないし甲４装置をそのまま引用発明に適用したとすれば，引用発明に係る消防ポンプ装置は，その位置が甲２装置ないし甲４装置に対して固定されてしまうため，所定の待機場所から火災現場まで相当の距離を迅速に移動することができなくなるから，引用発明の技術思想に反することになる。
そうすると，当業者は，引用発明に甲２装置ないし甲４装置を適用して，相違点３に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。
したがって，当業者が，引用発明に甲２装置ないし甲４装置を適用して，本件発明１の相違点３に係る構成を容易に想到することができるとはいえないとした審決の判断には，誤りはない。
(2)原告の主張について


平成２２年１１月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２０年（ワ）第１１５７号水道料金等請求事件
口頭弁論終結日平成２２年１０月６日
判決
主文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は、原告Ａに対し、３９万５６６０円を、同Ｂに対し、３１万６２１０円を、同Ｃに対し、３０万８２１０円、同Ｄに対し、３２万２８９０円を、同Ｅに対し、３４万３２１０円をそれぞれ支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は、ａ市大字ｂのｃ部落（以下「ｃ部落」という。）の住民が、水利組合を構成し、入会権たる性質を有する慣行水利権（以下単に「水利権」という。）を有しており、同組合が被告との間で、同水利権を補償する趣旨で、被告が水利権者に対して潅漑用水を含む生活用水を供給する合意をしていたところ、被告が、ａ市の上水道整備により生活用水の供給義務を免れておきながら、水道料金を負担していないと主張して、上記水利権者であると主張する原告らが、被告に対し、上記合意に基づき、原告らの水道料金の支払を請求するとともに、被告が原告らの水利権を否定することは不法行為であると主張し、不法行為に基づき、損害賠償を請求している事案である。
２前提となる事実（根拠を（）に示す。）
(1)当事者
原告Ｄを除く原告らは、いずれも、ｃ部落に居住している世帯主である（争いのない事実）。原告Ｃは、ｄ県ａ市大字ｂｘｘｘｘ番地所在の同人所有の土地家屋に居住しているＦの弟であり、Ｆの夫はＧである（甲２３、２４、弁論の全趣旨）。
被告は、石灰石の採掘及び販売を業とする株式会社であり、昭和３０年前後ころから、ｅ山を鉱山の区域に含む石灰石鉱山における石灰石採掘業務を開始し、現在に至っている（争いのない事実）。
(2)被告による給水開始
被告は、昭和４３年より前ころ、被告が使用していたタンクに配水管を追加し、原告らを含むａ市大字ｂｆ地区（以下「ｆ地区」という。）の住民に対し、給水を開始した（争いのない事実）。
(3)上水道の整備と被告による給水廃止
原告らを含むｆ地区の住民は、平成１９年１月以降、ａ市から、上水道により水の供給を受けるようになった。その後、被告は、ｆ地区への給水を廃止した。（争いのない事実）
３争点
(1)被告がｃ部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か(2)被告らが水利権を否定することが不法行為を構成するか否か
４争点についての当事者の主張
(1)争点(1)（被告がｃ部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か）
について
（原告らの主張）
アｃ部落の住民は、ｃ部落及びｇ部落に流下する３本の谷川のうち２本（中の川及び上の川）の流水について、入会権たる性質を有する水利権を有していたものであるところ、被告とｃ部落の住民とは、鉱山開発に関する協議をした上、昭和３０年前後ころ、上記水利権に対する補償措置として、被告が存在する限り、水利権者に対して灌漑用水を含む生活用水を供給する旨合意した（以下「本件補償合意」という。）。そして、平成１９年１月以降、ａ市が上水道を供給するようになったことにより、本件補償合意に基づき、被告は、原告らの水道料金を負担する義務を負うことになった。
イｆ地区住民と被告やＨ株式会社（以下「Ｈ」という。）との間の交渉の結果、ｆ地区住民は、Ｈとの間で、昭和５０年１２月２９日、Ｈが同地区住民に対して給水を行う旨の協定書を取り交わし（以下「昭和５０年協定」という。）、被告は、Ｈとの間で、昭和５１年８月１日、ｆ地区に対する給水措置等に関する協定書を締結し（以下「昭和５１年協定」という。）、さらに、ｆ地区住民、Ｈ及び被告は、昭和５２年１１月１日、同地区に対する給水措置について合意した（以下「昭和５２年協定」という。）。これらの協定は、平成１８年９月１日に破棄されている。しかし、昭和５０年協定及び昭和５２年協定は、いずれもｆ部落に代々居住する本戸のみが有する水利権を補償する趣旨ではなく、ｆ地区住民との間で取り交わされた別個の協定にすぎないから、これらのことは、本件補償合意に基づく被告の上記義務の存在に消長をきたさない。
（被告の主張）
ア被告は、原告らを含むｆ地区住民全員との間で、ｅ山区域での鉱山開発を開始するに当たり、灌漑用水等の給水確保に関する協議をしたが、その際、ｆ地区住民においても被告においても、水利権を補償する認識はなかった。したがって、昭和３０年前後ころに本件補償合意をしたことはないのであって、ｆ地区住民と被告やＨとの間の交渉の結果として結ばれた協定は、ｆ地区住民とＨとの間の昭和５０年協定、被告とＨとの間の昭和５１年協定書、及びｆ地区住民、Ｈ及び被告間の昭和５２年協定のみである。仮に本件補償合意がされていたとしても、上記各協定により同合意は各協定に昇華された。
そして、その後、ａ市による上水道を同地区に整備するに当たり、被告及びＨとｆ地区住民との協議の結果、平成１８年９月１日、上水道施設敷設工事負担金４２０万円を被告及びＨが助成することで合意に至り、かつ、昭和５０年協定及び昭和５２年協定をいずれも破棄した（以下「平成１８年合意」という。）。
イ以上のとおり、被告は、原告らを含むｆ地区住民に対する給水措置をとる義務はすでに消滅しているし、ａ市上水道の水道料金を被告が負担するとの合意もしていない。
(2)争点(2)（被告らが水利権を否定することが不法行為を構成するか否か及び損害額）について
（原告らの主張）


ア被告らが、ｅ山の鉱山開発予定地を所有しているｆ部落の地権者や、本件水利権を有する者の同意を得るために、同水利権者に対する補償措置を約束し、これに対して原告らは、水利権者として被告に協力してきたにもかかわらず、被告がこれを否定することは、原告らに対する重大な背信行為であり、原告らの人格権をも毀損するから、不法行為を構成する。イ上記不法行為によって、原告らは、精神的苦痛を受けたほか、本件訴訟の提起を余儀なくされた。したがって、原告ら各自につき、慰謝料２０万円及び弁護士費用１０万円の損害を負った。
（被告の主張）
ア被告は、平成１８年合意によって、ｆ地区住民に対する給水措置を行う義務がなくなったのであるから、原告らの主張する水利権補償についての合意を否定したからといって、これが権利侵害となるものでなく、不法行為を構成しない。
イ原告らの損害に関する主張は争う。
第３当裁判所の判断
１事実関係
証拠等によれば、次の事実が認められる（争いのない事実等も適宜示す。根拠を（）内に、直前に示した根拠につき原則として頁番号を〔〕内に示す。以下同じ。）。
(1)原告らによる生活用水の確保
ｆ部落は、ｃ部落とｇ部落とに分かれており、昭和３０年代ころまでは、ｃ部落の住民は１２戸で、いずれも先祖代々同部落に住んでいる本戸と呼ばれる者たちであったし、上記各部落以外の者が同各部落に移動してくることはなかった（甲１４〔１〕、１５〔１〕）。
ｆ部落の住民は、同部落に流下する谷川から生活用水を得ていたところ、各戸から出資を募り、ｃ部落及びｇ部落について各別に給水用タンクを設置し、これらから各部落に所属する各戸まで配水管を敷設して、飲用水及び灌漑用水を得ていた（甲１４〔３〕、原告Ａ〔９～１１〕、弁論の全趣旨）。
(2)鉱山開発とこれに関する交渉、給水状況等
アＩ株式会社は、昭和２９年ころから、ｅ山に鉱山を開発することを計画し、他社とともに被告を設立の上（甲１４〔４〕）、ｃ部落及びｇ部落との交渉を行ってきた。被告は、遅くとも昭和３０年代後半ころから、被告が工場散水用等として使用していたタンクと上記(1)の各タンクとをつなぐ配水管を敷設し、上記各部落に対する給水を始めた。（証人Ｊ〔３、１１～１２〕、原告Ａ〔１２〕、弁論の全趣旨）。
イその後、被告は、昭和４７年３月ころ、工場散水用として新たに１０ｔタンクを設置し、同タンクから、上記アの各タンクへ給水するようになり、昭和４９年１１月ころには、ｆ地区との合意に基づき、ｆ地区の農地に対する給水を始めた。また、被告は、昭和５０年６月、別に１０ｔタンクを設置し、このタンクからｃ地区及びｇ地区へ給水するようになった。同時期ころまでに、ｃ部落において給水を受けていたのは１０戸であり、ｇ部落のそれは６戸であった。（甲３、証人Ｊ〔３〕、弁論の全趣旨）ウ上記の期間中、昭和３１年５月から昭和３６年２月まではＫ、同月から昭和４２年５月まではＬが、同月から昭和５８年６月まではＭがそれぞれ代表取締役社長を務めた。なお、Ｍは、昭和３１年５月から昭和３３年４月まで被告において勤務したが、同月から早くとも昭和４２年４月までは、出向元会社に勤務した。（乙４～８）
エ他方、ｃ部落とｇ部落は、原告Ａがｃ部落長を務めていた昭和４５年から４７年までの間に合併し、ｆ部落となった（甲１４〔５〕、原告Ａ〔８、２５、２６〕）。
(3)昭和５０年代の各協定
アｆ部落とＨは、遅くとも昭和４９年６月ころには、鉱山開発に関する公害防止に関して協議を継続的に行っており、その際、Ｈにおいて散水用の水源を確保したいとの要請があったところ、ｆ部落から、深井戸を掘る方法がよいのではないかと提案した（甲１１、１２。この点に関し、原告Ｂは、上記深井戸を掘る際の条件として、いわゆる本戸以外のｆ部落の住民に対しても水を供給することを提示したと供述している（原告Ｂ〔８〕）。）。イｆ部落とＨは、昭和５０年１２月２９日、Ｈが使用する上記アの深井戸を掘るに当たっての条件として、Ｈが、同年１２月末日当時存在する民家（原告Ａ、同Ｂ、Ｎ、原告Ｃが１班に、原告Ｃが２班に、それぞれ含まれている（乙３〔別紙(1)〕）。）に対し、給水設備を早急に完備して給水に万全を期すこと、この設備は消防設備を兼ねたものとして、Ｈが負担して設置することを合意し、協定書を作成した（前出の昭和５０年協定を指す。甲４、乙３）。
ウ被告とＨは、昭和５１年８月１日、ｆ部落の要望により、既に被告が施行した区域以外のｆ部落全域に給水設備を、両社が共同で設置し、その設置工事が昭和５０年１２月末に完成したことを確認した上、工事費及び維持管理に関する取決めをし、協定書を作成した（前出の昭和５１年協定を指す。甲５）。
エｆ部落、Ｈ及び被告は、昭和５２年１１月１日、昭和５０年協定及び昭和５１年協定に基づき、給水設備の日常点検及び保守管理を被告らにおいて行うこと、被告らは原則として給水制限をしないこと、被告らが事業を閉鎖した場合は存続企業が給水設備の維持管理を承継すること、この協定に定めのない事項については、三者が誠意を持って協議することとすることなどを合意し、協定書を作成した（前出の昭和５２年協定を指す。甲６、弁論の全趣旨）。
(4)平成１８年の協定及びその前後の経緯
アｈ地区を初めとするｆ地区の住民らは、平成１７年ころから、ａ市の上水道設備を設置することについて、水道委員会を設置して、検討し始めた。原告Ｂは、同委員会の構成員であった。
同委員会は、検討の結果、この機会に同市の上水道を引くとの結論に至った。その際、同委員会においては、被告に工事費を負担させるなどの補償をさせることも検討されており、その際、原告Ｂは、被告が存在する限り給水をすべきであるから、上水道が設置された後にも被告に責任があるとの趣旨の意見を述べていた。
（乙１、２〔１〕、原告Ｂ〔９、１０〕）


イｈ地区（Ｏ地区長）、被告及びＨの地位を承継したＰ株式会社は、平成１８年９月１日、ｈ地区上水道設備工事に関し、次の合意（前出の平成１８年協定を指す。）をし、覚書を作成した（甲７）。
○ｈ地区（対象民家２８戸）が負担する工事費４２０万円を被告らが全額助成すること。
○昭和５０年協定及び昭和５２年協定を、同年１２月３１日をもって破棄すること。
○昭和５１年協定において確認されたとおり被告らが完成させたｈ地区の給水設備は、被告らが協議の上、被告らが費用を負担して撤去すること。
○被告らは、ｈ地区の給水に関して、この合意以外には、各種費用の負担を含むすべてについて一切関与しないものとすること。ウまた、ｆ地区（Ｏ地区長）と被告は、同日、被告がｆ地区に対し、同地区上水道設備工事費負担分２１０万円を支払うが、昭和５２年協定を、平成１８年１２月３１日をもって破棄すること、被告が爾後ｆ地区の給水に関するすべてについて関与しないことを合意し、覚書を作成した（甲７）。エ原告Ａ、同Ｂ、同Ｃ、同Ｅの夫であるＮらは、平成１８年協定の後、被告に対し、ｆ水利組合名義で、被告による給水はもともと原告ら水利組合員に対する補償の趣旨であったのであり、そうでない住民に対する給水は別の問題であるって、水道料金の一部を被告が負担することで給水を終了することは、当初の約束とは全く別の結果であって意外であること、他の地域の住民には水利権うんぬんの理由によりａ市の水道料金を負担していることを指摘し、同組合の意のあるところを酌んで欲しいことを記載した書面を送付した（甲２、２１の１）。
２争点(1)（被告がｃ部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か）に
ついて
(1)原告らは、昭和３０年前後ころ、上記水利権に対する補償措置として、被告が存在する限り、水利権者に対して灌漑用水を含む生活用水を供給する旨合意した（本件補償合意）と主張する。
(2)そこで検討するに、原告Ａは、昭和３３年１１月の少し前ころに上記合意をした旨陳述及び供述する（甲１４〔４～５〕、原告Ａ〔１５、１６〕）。しかしながら、同人は、本件補償合意を締結したのは被告の社長であるＭ氏であるとも陳述及び供述するところ（甲１４〔５〕、原告Ａ〔２２〕）、前記１(2)ウにおいて認定したとおり、昭和３３年１１月においては、上記Ｍは被告の代表取締役社長の地位になかったばかりか、被告の所属でなく、Ｉの所属であったから、同月における補償合意に関与することはできなかったものといわざるを得ず、これに反する証拠はない上、上記Ｍが被告の代表取締役社長であった時期に照らすと、原告Ａの供述は、昭和５２年合意と混同していることも窺われるのであって、これらの事情に照らせば、同人の上記供述はたやすく信用できない。
(3)ア次に、原告Ｂは、昭和３３年ころ、被告が責任をもって水を確保する約束をし、協定書も交わしたと供述するところ（甲１５〔２〕、原告Ｂ〔３、４〕）、前記１(2)イのとおり、被告は遅くとも昭和３０年代後半ころからｃ部落及びｇ部落に対する給水を始めていることからすれば、この給水を始めた時期までには、給水を受けた住民と被告との間で、給水に関する何らかの合意（以下「当初合意」という。）がされたものと推認し得る。イもっとも、仮に当初合意の際、被告が責任を持って水を確保すると述べたとしても、その趣旨は、直ちに明らかとはいい難い。その上、当初合意がされた時期には、いわゆる本戸以外の住民はいなかったのであるところ（前記１(1)、(2)）、仮に原告らの主張する水利権を本戸の住民が有していたとしても、給水に関する合意は、水利権のような権利を前提としてされることが通常であるとまではいい難く、このような権利を前提とすることなく行うことが可能であるから、ｆ部落を構成していた住民との間で給水に関する当初合意がされたことから、原告の主張する水利権を補償する趣旨の給水合意（本件補償合意）がされたと推認することはできない。ウまた、前記１(3)において認定した昭和５０年ないし昭和５２年の各協定及びその締結に至る経緯に照らすと、仮に当初合意が水利権を前提として、これを補償する趣旨のものであったとすれば、上記各協定によって、被告による給水が水利権者に対する補償の趣旨とそれ以外の世帯に対する給水の趣旨とが混同した状態に至ることになるのであるから、上記各協定の際に水利権者とそうでない者の存在について明らかにされるべきともいい得るのに、これがされていない。
のみならず、前記１(4)の認定によれば、平成１７年から１８年にかけての協議はｆ地区としての協議しかされていなかったものであるところ、仮に当初合意が水利権補償の趣旨を含むものであったとすれば、上記の協議は、異なる趣旨の混同した同一の給水設備による給水の形態を変更することを意図するものであり、しかも原告らの少なくとも一部はこのことを認識し得たのであるから、ｆ地区としての協議とは別に、水利権者としての協議を被告とするのが通常であるのに、そのような具体的行動に出ることがない上、平成１８年協定においてもその区別が何ら明らかにされず、同協定締結後になって、水利権の存在を被告に対して主張し始めるのは、不自然の感を免れない。
エこのことをも併せて考えれば、当初合意が水利権の存在を前提としてこれを補償する趣旨の合意（本件補償合意）であると推認することはなお困難であるというほかなく、他に本件補償合意の存在を認めるに足りる証拠は見当たらない。
(4)この点に関し、原告らは、昭和５０年協定に端を発する一連の協定や平成１８年協定は、合意に至ったきっかけや当事者が異なると主張した上、水利権者としての本件補償合意とは別個の合意にすぎないと主張するが、合意に至ったきっかけや当事者が異なるからといって、当初合意が水利権を補償する趣旨を含むとは直ちに認め難いし、本件補償合意とは別個の合意であると評価するには、本件補償合意の存在が前提となるところ、上記のとおり、本件補償合意がされたとは認められない以上、前提を欠く。したがって、原告らの上記主張は採用できない。
(5)以上のとおり、本件補償合意が認められない以上、これをもとに原告らの水道料金を負担する義務が被告にあるとする原告らの主張は前提を欠き、理由がない（のみならず、仮に本件補償合意があったとしても、原告らが自発的にａ市の水道を利用することとした場合の水道料金をも被告が負担する趣旨のものと解することには疑問があるといわざるを得ないから、この点においても、原告らの主張には理由がない。）。


平成２５年８月８日判決言渡
平成２４年(行ケ)第１０３５３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年７月２５日
判                決
原            告      吉野石   膏株式   会社訴訟代理人弁護士      鮫      島      正      洋
久      礼      美紀    子
小      栗      久      典
弁理士      島      添      芳      彦被            告      チヨダ   ウーテ   株式会   社訴訟代理人弁護士      宮      嶋              学
大      野      浩      之
高      田      泰      彦
柏              延      之
弁理士      勝      沼      宏      仁
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が無効２０１１－８００２３５号事件について平成２４年９月５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審決の取消訴訟である。争点は，容易想到性である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成２３年１１月１６日付けで，原告が特許権者であり，発明の名称を「防火区画壁」とする本件特許第４７００２１５号（平成１３年４月１３日出願，優先権主張平成１３年４月１０日，平成２３年３月１１日設定登録，請求項の数４，甲３０）の請求項１～４について，無効審判の請求をした（無効２０１１－８００２３５号，甲３１）。原告は，平成２４年２月２日付けで本件訂正請求をした（甲３３）。
特許庁は，平成２４年９月５日，本件訂正請求を認めた上で，「特許第４７００２１５号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同月１３日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許の請求項１～４に係る発明は，本件訂正請求書（甲３３）に記載された以下のとおりである（以下，各発明を「本件発明１」，「本件発明２」等といい，これらを総称して「本件発明」という。）。
【請求項１】
室と室，または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって，軽量鉄骨製スタッド及び不燃性ボード材料により形成される乾式工法の防火区画壁において，
壁芯に沿って配置された上下の溝型ランナと，
上端部及び下端部を上下の前記溝型ランナの溝内に挿入されることで前記ランナに係止して垂直に立設され，壁芯に沿って所定間隔を隔てて整列配置された軽量鉄
骨製スタッドと，
該スタッドの片面にのみ取付けられ，２層構造に積層された不燃性ボード材料の
下貼りボード及び上貼りボードとからなり，
前記ボード材料は，９．５～２５ｍｍの範囲内の板厚を有する石膏ボード又は石
膏板であり，
前記スタッド及びボード材料の各着火温度は，１０００℃以上の温度であり，防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が９５０℃の高温に達したときに，防火区画壁の他方の側における前記ボード材料の表面温度は，最高２００℃以下，平均１６
０℃以下の範囲内の温度を維持し，
前記下貼りボードは，不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによって前記スタッドのみに固定され，該スクリュービスは，前記スタッドに沿って３００ｍｍ以下の間隔に配置され，前記上貼りボードは，ビス又はステープルによって前記下貼
りボードの表面に固定されており，
前記スクリュービスは，前記ランナ，スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が９００℃以上の高温に達したときに，前記ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに，前記スタッドの熱変形を抑制することを特徴とする防火区画壁。
【請求項２】
前記ボード材料は，加熱時におけるボード素材の結晶水の蒸発気化熱によりボード自体の温度上昇を抑制する性質を有することを特徴とする請求項１に記載の防火区画壁。
【請求項３】
前記ボード材料は，２１ｍｍの板厚を有する石膏ボードからなることを特徴とする請求項１に記載の防火区画壁。
【請求項４】
前記スクリュービスは，前記スタッドの過剰な熱変形を制限するとともに，各層のボード材料の目地又は継目が，壁芯方向に互いにずれた位置に配置され，或いは，各層のボード材料の目地又は継目が，互いに縦横に交差することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の防火区画壁。
３審決の理由の要点
審判で平成２４年５月２日発送による無効理由通知がされた（甲３５）。その概要は次のとおりである。
「訂正後の請求項１～４に記載された発明は，特開２０００－８５１１号公報（引用例１）記載の発明，特開平１１－２４７３２４号公報（引用例２）の記載，および周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」審決は，上記無効理由通知に基づき，本件発明１～４の容易想到性を認めた。審決がその判断の前提として認定した，引用例１（甲２８）記載の発明，本件発明１と引用例１に記載の発明との一致点及び相違点，並びに相違点に関する審決の判断は，以下のとおりである。
【引用例１記載の発明】
「エレベータシャフト，階段等の竪穴区画と，これに隣接する室内空間との間に設置されている防火区画壁であって，石膏ボード等からなる耐火壁板と，これを支持する保持部材とから構成され，保持部材は，床スラブの上面と梁鉄骨の下面とに沿ってそれぞれ設けられた上下の鋼製のランナーと，これらランナー間に所定間隔ごとに配置された鋼製のスタッドとから構成され，耐火壁板は室内空間側にのみ設けられており，耐火壁板はこれらスタッドに固定されている防火区画壁。」の発明【本件発明１と引用例１記載の発明との一致点及び相違点】
ア一致点
「室と室，または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって，鋼製スタッド及び不燃性ボード材料により形成される乾式工法の防火区画壁において，壁芯に沿って配置された上下の溝型ランナと，上端部及び下端部を上下の前記溝型ランナの溝内に挿入されることで前記ランナに係止して垂直に立設され，壁芯に沿って所定間隔を隔てて整列配置された鋼製スタッドと，該スタッドの片面に取付けられた不燃性ボード材料とからなり，前記ボード材料は，石膏ボード又は石膏板である防火区画壁。」である点。
イ相違点１
「鋼製スタッド」について，本件発明１においては，「軽量鉄骨製スタッド」であるのに対し，引用例１記載の発明においては「鋼製のスタッド」である点。
ウ相違点２


「スタッドの片面に取付けられ」ている点について，本件発明１においては，「スタッドの片面にのみ取付けられ」ているのに対し，引用例１記載の発明においては「耐火壁板は室内空間側にのみ設けられており，耐火壁板はこれらスタッドに固定されている」点。
エ相違点３
「不燃性ボード材料」について，本件発明１においては，「２層構造に積層された不燃性ボード材料の下貼りボード及び上貼りボード」であるのに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
オ相違点４
「ボード材料」について，本件発明１においては，「９．５～２５ｍｍの範囲内の板厚を有する」ものであるのに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
カ相違点５
本件発明１においては，「スタッド及びボード材料の各着火温度は，１０００℃以上の温度」であるのに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
キ相違点６
本件発明１においては，「下貼りボードは，不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによってスタッドのみに固定され，該スクリュービスは，スタッドに沿って３００ｍｍ以下の間隔に配置され」ているのに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
ク相違点７
本件発明１においては，「上貼りボードは，ビスまたはステープルによって下貼りボードの表面に固定されて」いるのに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
ケ相違点８
本件発明１においては，「防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が９５０℃の高温に達したときに，防火区画壁の他方の側における前記ボード材料の表面温度は，最高２００℃以下，平均１６０℃以下の範囲内の温度を維持」するとされているのに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
コ相違点９
本件発明１においては，「スクリュービスは，ランナ，スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が９００℃以上の高温に達したときに，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに，スタッドの熱変形を抑制する」のに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点。
【相違点に関する審決の判断】
相違点１について検討すると，鋼製スタッドと石膏ボードを用いた防火区画壁において，鋼製スタッドとして軽量鉄骨を用いることは周知であり（例えば，特開昭６２－２０６１４０号公報（甲２９）参照），相違点１に係る事項が格別な差異であるとは認められない。
相違点２について検討すると，引用例１には，「スタッドにのみ固定されている」とは記載されていないものの，スタッドを用いた第一の実施の形態においては，「スタッドに固定されている」と記載され，ランナーに取り付けられる旨の記載はなく，またランナーに取り付けられていることを推定させるような記載もないこと，原告の平成２４年２月２日付け答弁書（甲３２）の「７．理由［２］軽量鉄骨製スタッドを用いた乾式工法の防火区画壁について」における「我が国の軽鉄間仕切壁においては，このような建物の層間変位に追随すべく，スタッドは，上記の如くランナに挿入されてランナに係止するだけであり，スタッドがランナに固定されることはなく，ボード材料は，スタッドのみに固定され，ボード材料がランナに固定されることはない。」との主張，審判乙４（社団法人全国建設室内工事業協会「建築内装仕上工事標準施工要領書」平成９年版，甲２６）の「（４）上，下ランナにはねじ留めしない。」との記載，を考慮すれば，引用例１記載の発明においても，耐火壁板はスタッドのみに固定されているものと認められ，該相違点２に係る事項は，実質的な相違点であるとは認められない。もしくは，当業者にとって，該審判乙４の記載から，容易に採用し得る構成にすぎない。
相違点３について検討すると，引用例１には，耐火壁板の重ねる枚数については何ら限定するものではなく，例にあげた以外のものを採用しても良い旨の記載があることや，引用例２に，竪穴区画等に用いる耐火構造壁について，室内側石膏ボードを２層構造としたものが記載されていることを考慮すると，相違点３に係る事項は，当業者が適宜採用し得る差異にすぎないものと認められる。相違点４について検討すると，平成２４年２月２日付の答弁書４１頁，あるいは審判乙１５（日本規格協会「JISA    6901：1997」，甲２７）に記載されているように，相違点４に係る板厚は一般的に用いられる石膏ボードの板厚を記載したにすぎず，該相違点が格別なものであるとは認められない。
相違点５について検討すると，平成２４年２月２日付の答弁書４３頁を参照すれば，引用例１記載の発明においても，記載はないものの同様であるものと認められる。相違点６，７について検討すると，引用例２には，下張り石膏ボードをビスによりスタッドに対して固定し，上張り石膏ボードを，ステープル等の係止具により，下張り石膏ボードの表面に張着することが記載されており，相違点６，７に係る事項が当業者にとって格別なことであるとは認められない。また，間隔については，審判乙４には１１１頁に「（３）ねじ留めの間隔は，スタッドへ外周部，中間部とも３００ｍｍ以内で留める。」と記載されており，当業者にとって通常採用し得る間隔にすぎないものである。
間隔について，原告は審判乙４第１１２頁の図４－１８には「３００程度」と記載されていることを根拠に，審判乙４の該記載は，３００ｍｍを若干超える程度の間隔を否定するものではないと主張しているが，「３００ｍｍ以内」，「３００程度」との記載からは，通常は「３００ｍｍ以内で３００ｍｍ程度」と認められ，該点に関する原告の主張には無理がある。また，本件発明１においては，「３００ｍｍ以下」と限定されているが，明細書中に３００ｍｍ以上にした場合について，なんら記載されておらず，また，口頭審理において明らかにされたように，効果の確認は，３００ｍｍ，２５０ｍｍ，１５０ｍｍについて行ったのみであることから，本件発明１における「３００ｍｍ以下」と限定は，審判乙４に記載されたような，通常採用される間隔を記載したにすぎないものと認められ，当業者にとって格別なものであるとは認めることができない。
相違点８について検討すると，甲１２～１４（注）を参照すれば，該規定は，防耐火性能試験の基準に適合することを示しているにすぎないところであり，また，口頭審理において明らかにされたように，請求項に記載された他の構成が満足されれば達成される構成であり，他の特別な構造を限定するものでもない以上，当業者にとって想到困難な事項であるとは認めることができない。


（注）甲１２は平成１２年の建築基準法改正後の建築基準法施行令１０７条，甲１３は平成１２年５月３１日建設省告示第１４３２号「可燃物燃焼温度を定める件」，甲１４は財団法人日本建築総合試験所が平成１２年６月１日に制定した「防耐火性能試験・評価業務方法書」。
相違点９について検討すると，甲１２～１４や，平成２４年２月２日付の答弁書４４，４５頁を参照すれば，該規定は，建築基準法の規定を満たしていることを記載しているにすぎず，また，口頭審理において明らかにされたように，請求項に記載された他の構成が満足されれば達成される構成であり，他の特別な構造を限定するものでもない以上，当業者にとって想到困難な事項であるとは認めることができない。以上，検討したように，本件発明１は，引用例１記載の発明に，引用例２に記載された事項や，防火区画壁としては周知の構成を採用したにすぎず，構成については，当業者が容易に想到し得る以上の格別な構成を有しているとは認めることができなまた，本件発明１の効果について検討すると，本件明細書段落【００２５】に「エレベータシャフト，設備シャフト等の竪穴の如く，一方の側からは極端に施工困難な条件に設置される乾式工法の防火区画壁に関し，その施工性を大幅に改善することができる。」と記載された効果に関しては，引用例１記載の発明と差異があるとは認められない。
したがって，本件発明１は，引用例１記載の発明，引用例２の記載，および周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【本件発明２について】
訂正後の請求項２において限定される事項は，甲１５（社団法人石膏ボード工業会「石膏ボードハンドブック本編    平成４年度版」２９頁）に記載されているように，石膏ボードが本来的に有している性質であると認められ，当業者にとって格別な事項であるとは認められず，本件発明２は，引用例１記載の発明，引用例２の記載，および周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【本件発明３について】
石膏ボードの板厚は，要求される強度，耐火性能などに応じて，適宜選択し得る事項にすぎないものと認められるところであり，板厚を２１ｍｍとすることの技術的意義についても記載されておらず，単に広く用いられている石膏ボードを限定したにすぎないものと認められ，本件発明３は，引用例１記載の発明，引用例２の記載，および周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【本件発明４について】
各層のボード材料の目地又は継目をずらして配置することは，引用例２の図２や，甲１７（社団法人石膏ボード工業会「石膏ボードハンドブック本編    平成４年度版」）１２２頁の２枚張りの図にあるように，周知であると認められ，該請求項において限定される事項が，当業者にとって格別なものであるとは認められず，本件発明４は，引用例１記載の発明，引用例２の記載，および周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本件発明１と引用例１記載の発明との一致点・相違点認定の誤り）
本件発明１と引用例１記載の発明との間には，審決が摘示する相違点以外にも次の相違点があり，審決は，一致点・相違点の認定を誤っている。(1)「室と室，または室と設備空間とを仕切る」点について引用例１記載の発明では「設備空間」は，「エレベータシャフト，階段，設備シャフト等であり，可燃物もほとんどないため」「火災の発生の可能性は非常に低い」「竪穴区画」を意味するとされている。すなわち，「エレベータシャフト，階段，設備シャフト等の竪穴のうち，火災の発生の可能性が非常に低い空間」を意味している。したがって，本件発明１と引用例１記載の発明は，前者が「室と室，または室と設備空間とを仕切る防火区画壁」であるのに対し，後者は「室と火災の発生の可能性が非常に低い設備空間とを仕切る防火区画壁」であるという点で相違する。本件発明１における「設備空間」は，火災の発生の可能性が相当程度ある設備空間である。
(2)「非耐力壁」である点について
引用例１記載の発明は，竪穴を区画するものではあるが，「非耐力壁」であることについての言及はない。よって，引用例１記載の発明が「非耐力壁」であると言うことはできない。したがって，本件発明１と引用例１記載の発明は，前者が「屋内非耐力壁」であるのに対し，後者においてはそのような規定がないという点で相違する。被告は，引用例１記載の発明はランナ及びスタッドなどの保持部材を用いて耐火壁板を固定するものであるため，構造上非耐力壁であることは明らかと主張するが，「ランナ及びスタッドなどの保持部材を用いて耐火壁板を固定する」耐力壁も存在し（甲５３），被告の主張は認められない。
(3)「ランナが壁芯に沿って配置されている」点について引用例１記載の発明においては，「床スラブの上面と梁鉄骨の下面とに沿ってそれぞれ設けられた上下の鋼製のランナー」との開示しかなされておらず，それが壁芯に沿ったものであることについての言及はない。したがって，本件発明１と引用例１記載の発明は，「ランナ」について，前者が「壁芯に沿って配置された」ものであるのに対し，後者においてはそのような規定がないという点で相違する。(4)「スタッドとランナを固定しない」点について本件発明１においては，「スタッド」は「ランナに係止」されている。それに対し，引用例１記載の発明においては，「ランナ」と「スタッド」から構成された「保持部材」が「建物に固定」されている。引用例１記載の発明において，ランナとスタッドを建物に固定するためには，その構造上，ランナを建物に固定し，さらに，スタッドをランナに固定するほかに方法がない。本件発明１と引用例１記載の発明は，「スタッド」について，前者が「ランナに係止されるにとどまり，固定されていない」のに対し，後者においては「ランナに固定されている」という点で相違する。
スタッドをランナに固定する工法も用いられることがあるから（甲１７），「スタッドをランナに係止して立設することは一般的な施工方法」であるとはいえない。(5)「スタッドが垂直に立設され壁芯に沿って配置されている」点について引用例１記載の発明においては，「ランナー間に所定間隔ごとに配置された鋼製のスタッド」との開示しかなされておらず，それが垂直に立設されたものであること，及び壁芯に沿って配置されたものであることについての言及は全くない。したがって，本件発明１と引用例１記載の発明は，「スタッド」について，前者が「垂直に立設され，壁芯に沿って配置された」ものであるのに対し，後者においてはそのような規定がないという点で相違する。
２取消事由２（引用例１記載の発明と引用例２その他の周知例を組み合わせても本件発明１を構成することはできない）
(1)相違点５について


審決は，「相違点５について検討すると，平成２４年２月２日付の答弁書４３頁を参照すれば，引用例１記載の発明においても，記載はないものの同様であるものと認められる。」と判示した。審決摘示の当該審判答弁書の部分は，「『防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が９５０℃の高温』になるのであるから，スタッド及びボード材料の着火温度が１０００℃以上の温度であることは，容易に理解し得る。」というものである。
しかし，進歩性の判断においては，すべての相違点について，副引用例もしくは技術常識を組み合わせて，埋めることができることが必要であり，被請求人の主張内容はこれを代替する作用を有し得ない。したがって，被請求人（原告）の主張により相違点を埋め，もって，容易想到性判断の基礎とすることは誤りである。そうすると，「スタッド及びボード材料の各着火温度は，１０００℃以上の温度」という点については，本来，技術常識であることが立証されない限り，引用例同士を組み合わせても相違点として残ることになる。審判答弁書の上記記載は，被請求人という一個人の認識に過ぎないのであって，この主張をもって，「スタッド及びボード材料の各着火温度は，１０００℃以上の温度」という構成が当時のすべての当業者の技術常識であることが立証されているとはいえない。
(2)相違点９について
甲１２～１４を根拠として「建築基準法の規定を満たしていることを記載しているにすぎ」ないとした審決の判断は誤りである。答弁書（甲３２）の記載を参照したとしても，「非耐力壁」に建築基準法施行令１０７条１号が適用されないとの結論が影響を受けるものではない。また，口頭審理における被請求人の主張については，「請求項に記載された他の構成の満足は，相違点９にかかる構成の実現に対する必要条件にすぎない」というのが，被請求人の真に意図していたところである。また，スクリュービスの材質や強度，取り付け強度その他によって，ボード材料とスタッドの一体性保持・スタッドの熱変形抑制という機能を有する構造となるか否かは異なるはずである。きわめて強度の低いスクリュービスを用いたり，スクリュービスをきわめて緩く取り付けたりした場合には，ボードとスタッドの一体性が維持されず，スタッドの熱変形が抑制されない可能性があることは自明である。請求項に記載の他の構成においては，少なくともスクリュービスの材質や強度，取り付け強度に関する限定はなされておらず，「請求項に記載された他の構成が満足」されたからといって，必ずしも，「スクリュービスは，ランナ，スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が９００℃以上の高温に達したときに，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに，スタッドの熱変形を抑制する」構成が実現されるとはいえない。本件発明１においては，スタッドとランナは係止されているだけでこれらを固定しているものではなく，また，ボードをランナに固定しない構成とされているため，特段の工夫をしない場合，スタッドの加熱変形によってボード材料及びスタッドから成る壁体の一体性が保持されず，結果として，耐火性を発揮できない可能性がある。各構成部材をすべてとめつけて固定するような構成を採用していないにもかかわらず，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するような構成に限定しているという点で，相違点９にかかる構成は，実質的に本件発明１の構成を限定する意義を有する。
３取消事由３（引用例１記載の発明から容易想到であるとはいえない）本件発明１の解決課題は，「両側からの火災に対する耐火性を発揮する」方向性であるところ，引用例１記載の発明の解決課題は，「竪穴区画側からの火災に対する防火機能を省く」方向性であり，両者の方向性は逆であるから，両者の解決課題には，共通性がない。作用効果についても，本件発明１は「両側からの火災に対する耐火性を発揮する」ものであり，引用例１記載の発明は「片側からの火災のみに対する耐火性を発揮する」ものであるところ，両側に対する耐火性を有するものと，片側のみの耐火性を有するものは，使用できる場面が異なるのであって，耐火性の程度にとどまる問題ではなく，耐火性の質が異なるものといえる。したがって，両者の作用効果においても，共通性がない。
引用例１には「高い施工性を維持しつつ，両側からの火災に対する耐火性を有する防火区画壁を提供すること」という課題に関する記載はなく，また，その解決手段についても，「係止具がスタッドの過剰な熱変形を制限し，スタッドを所定位置に保持する作用を発揮して高温加熱時にスタッド及びボード材料の一体性を保持すること，及びボード材料を少なくとも２層構造に積層すること」に関する記載はない。
審決は，本件発明１における「片面施工による高い施工性を維持しつつ，両側からの火災に対する耐火性を有する防火区画壁を提供すること」という解決課題設定及びその解決手段の達成が容易に想到できたとの点について，証拠を基礎とした客観的合理的な論理に基づいた説明を示していない。
審判乙４（甲２６）には，「ねじ留めの間隔は・・３００㎜以内で留める」こと及び「石膏ボードを上下ランナにねじ留めしない」ことが開示されているが，これは中空壁におけるねじ留めの方法について述べたものにすぎない。「片面施工による高い施工性を維持しつつ，両側からの火災に対する耐火性を有する防火区画壁を提供すること」という課題の解決のための手段として開示されたものではなく，本記載をもって，本件発明１の解決課題に対する解決手段が記載されているということができない。
本件発明１における解決課題と作用効果は，引用例１記載の発明における解決課題と作用効果と異なるものであるし，引用例１に，本件発明１の解決課題及びその解決手段の記載はない。また，本件発明１の解決課題及び解決手段は，その設定・着眼自体がユニークであるといえ，課題の設定が容易であったとはいえない。したがって，引用例１記載の発明を基礎として，本件発明１と引用例１記載の発明の相違点にかかる構成に到達することが容易であったとはいえない。
４取消事由４（顕著な効果認定の看過）
審決は，原告の主張に対応して，「引用例１の請求項２には，保持部材の竪穴区画壁に，保持部材のみを覆う耐火被覆材を設けることが記載されていることから，竪穴区画からの火災について想定されている」と認定する。しかし，審決が「引用例１記載の発明」として認定しているのは，請求項１にかかる発明（第一の実施の形態）であり，当該発明は請求項２にかかる発明（第二の実施の形態）とは別の発明である。引用例１記載の発明の効果は，「エレベータシャフト，設備シャフト等の竪穴の如く，一方の側からは極端に施工困難な条件に設置される乾式工法の防火区画壁のうち竪穴空間ではない空間側からの火災にのみ耐火性を発揮するものに関し，その施工性を大幅に改善することができる。」というものであると考えるべきである。


本件発明１は石膏ボードを用いた防火区画壁という技術分野に属するものであるが，かかる技術分野においては，物の構造に基づく効果の予測が非常に困難である。引用例１記載の発明の効果は，竪穴空間ではない空間側からの火災にのみ耐火性を発揮するものに限って生じるものであるのに対し，本件発明１の効果には，そのような限定がなく，本件発明１により，竪穴空間からの火災に対しても耐火性を発揮するものにおいても，施工性を改善できるという効果が発揮される。本件発明１のこのような効果は，引用例１記載の発明の効果と比較して，技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果であるといえる。
また，甲１（Knauf社「クナウフ社被覆壁とシャフトウォールW62」），被告が甲１開示のシャフトウォールの試験結果であるとする乙１（iＢＭＢ作成の試験証明書），及びドイツにおける耐火性能基準を示すものであるとする乙２（ドイツ規格協会規格委員会「DIN4102Teil   2建築部材や建築材料の燃焼挙動」）のいずれを参照しても，甲１開示のシャフトウォールが，両側耐火の効果を有するものであるのか明らかでなく，甲１を根拠として，スタッドを火炎側に露出させた比較的簡易な構造の間仕切壁構成ではスタッド側からの火災に対する耐火性を発揮することができないことが技術常識であったことは否定されない。さらに甲１と本件発明１の構成を比較すると，スタッド及びランナに対するボードの固定態様が異なっているから，「本件発明１のような構造をもって，両側耐火の防火区画壁を構成することができる」との技術常識が導かれるものではない。
また，被告は，甲４（GYPSUMASSOCIATION「FireResistance   DesignManual」）のシャフトウォールが，スタッド側からの火炎に対する耐火性を発揮することを前提とした議論を展開するが，甲４を参照しても，両側耐火の効果を有するものであるのか明らかでない。さらに，甲４記載の壁体は，スタッドの片面に石膏ボードを取り付けた構造ではあるが，補強材として鋼製帯板（steelstrip）が使用されており，かつ，石膏ボードは４枚使用されているなど，本件発明１とまったく異なるものである。したがって，仮に，甲４を根拠として，「甲４のような構成をもって両側耐火の防火区画壁を構成することができる」との技術常識が得られたとしても，本件発明１のような比較的簡易な構造の間仕切壁を前提とした場合に，両側耐火の性能を発揮できるか否かを判断することはできず，「片面のみに石膏ボードを設置して両側耐火の防火区画壁を構成することができる」との技術常識が導かれることはない。
５取消事由５（請求人の主張する無効理由１から４に関する審決の判断について）
審決は，無効理由１，無効理由２，無効理由３，及び無効理由４に理由があると認める根拠について，「本件発明１～４についてで検討した事項を考慮すれば」などと抽象的かつ包括的に述べるのみであり（注），その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示しているとは到底言えない。このような審決の記載が，審決の「理由」の記載を求める特許法１５７条２項４号の規定に違反することは明らかである。
（注）この点の審決の判断について，本判決では摘示を省略した。
第４被告の反論
１取消事由１（本件発明１と引用例１記載の発明との一致点・相違点認定の誤り）に対し
(1)「室と室，または室と設備空間とを仕切る」点について本件発明１に係る請求項の記載において，「設備空間」の意義には，なんらの限定も付されていないから，仮に引用例１記載の発明が「室と火災の発生の可能性が非常に低い設備空間とを仕切る防火区画壁」であったとしても，「室と室，または室と設備空間とを仕切る防火区画壁」であることには違いはなく，「室と室，または室と設備空間とを仕切る」点は相違点ではない。
(2)「非耐力壁」である点について
引用例１記載の発明は，本件発明１と同様に，ランナ及びスタッドなどの保持部材を用いて耐火壁板を固定するものであるため，構造上，非耐力壁であることは明らかであり，「非耐力壁」である点は相違点ではない。(3)「ランナが壁芯に沿って配置されている」点について本件明細書には，「ランナが壁芯に沿って配置されている」ことの意義についての記載がなく，どのような場合に壁芯に沿っていないといえるのかが明確ではない。少なくとも，本件発明１と引用例１記載の発明とは，室と室，または室と設備空間とを仕切るために設置されるものである点では一致しているから，引用例１記載の発明は，本件発明１でいうところの「ランナが壁芯に沿って配置され」た構造を有している。したがって，「ランナが壁芯に沿って配置されている」点は相違点ではない。
(4)「スタッドとランナを固定しない」点について「固定」は「係止」を包含する概念であり，引用例１記載の発明は，スタッドがランナに係止して立設されたものも含む。スタッドをランナに係止して立設することは一般的な施工方法であり（乙３,４，甲２６），引用例１記載の発明のスタッドも，一般的な施工方法と同様，ランナに係止されて立設されたものであると理解するのが自然であるから，スタッドとランナを固定しない点は相違点ではない。(5)「スタッドが垂直に立設され壁芯に沿って配置されている」点について引用例１の【図１】からも明らかなとおり，引用例１記載の発明のスタッドは垂直に立設されたものである。「壁芯に沿って配置された」点について，本件明細書にはこの点の意義についての記載がなく，どのような場合に壁芯に沿っていないといえるのかが明確ではないが，少なくとも，本件発明１と引用例１記載の発明とは，室と室，または室と設備空間とを仕切るために設置されるものである点では一致しているのであるから，引用例１記載の発明は，本件発明１でいうところの「スタッドが・・・壁芯に沿って配置された」構造を有しているといえ，相違点とはいえない。
２取消事由２（引用例１記載の発明と引用例２その他の周知例を組み合わせても本件発明１を構成することはできない）に対し
(1)相違点５について
引用例１記載の発明のスタッドは鋼製であり，ボード材料は石膏ボードであるため，引用例１記載の発明のスタッド及びボード材料の着火温度が１０００℃以上であることは明らかである。したがって，相違点５は実質的な相違点ではない。
(2)相違点９について
防火性能評価の実務においては，「非耐力壁」は，「耐力壁」と区別されることなく，建築基準法施行令１０７条１号に基づく耐火構造として取り扱われていた。「非耐力壁」についても建築基準法施行令１０７条１号に基づく耐火構造として取り扱われていたのであるから，相違点９は建築基準法の規定を満たしていることを記載しているにすぎない。


相違点９に係る構成は，防火区画壁の具体的な構造を特定するものではなく，法令上要求される性能を抽象的に記載したものにすぎず，他の要件に加えて本件発明１に係る構成を特定するものとはいえない。また，仮に相違点９に係る構成の意義が原告の主張どおりであったとしても，それは耐火性能を有しないことが明らかであるような例外的な構成を除外する意義を有するにすぎない。３取消事由３（引用例１記載の発明から容易想到であるとはいえない）に対し引用例１記載の発明と本件発明の解決課題は，施工性の改善という主要な部分で共通しており，本件は引用例１と本件発明の解決課題が全く異なる場合とはいえない。
防火区画壁は両側耐火であることが原則であり（建築基準法施行令１０７条２号），法令上片側耐火が認められるのは例外的な場合に限られているため，一般的に，当業者には，防火区画壁を両側耐火のものにすることについての強い動機が存在している。さらに，引用例１には，竪穴空間側からの火災を想定した記載がなされているのであり，この記載は，引用例１記載の発明を両側耐火のものとして用いることを想定するものといえる。そして，引用例１の請求項２に係る発明は，請求項１に係る発明と全く別の発明であると理解すべきものではなく，請求項１に係る発明を前提として，その発明が用いられる場面において要求される耐火性能に応じて採りうる構成を示したものと理解すべきものである。海外では，本件出願の前から，スタッドを火炎側に露出させた構造の防火区画壁であって，スタッド側からの火災に対する耐火性を発揮することができるものが存在し実際に利用されていた（甲１，甲４）。
これらの事情を考慮すると，引用例１記載の発明は両側耐火のものも包含していると理解すべきであり，そのため，引用例１記載の発明は本件発明１と実質的に同一のものである。
引用例１記載の発明は，竪穴空間側からの火災に耐火性を有するものを排除するものではなく，本件発明１の解決課題と方向性が逆であるとはいえない。また，引用例１記載の発明と本件発明１との解決課題及び作用効果の主要部分は，共に，片面施工による施工性の改善にあり，その点において両者は一致している。「係止具がスタッドの過剰な熱変形を制限し，スタッドを所定位置に保持する作用を発揮して高温加熱時にスタッド及びボード材料の一体性を保持すること」は耐火性能を有するために当然に備えていなければならないことであって技術常識に属するものであり，「ボード材料を少なくとも２層構造に積層すること」については，引用例１の【図２】及び【図３】に記載され，また一般的な施工方法でもある。したがって，実質的には，「係止具がスタッドの過剰な熱変形を制限し，スタッドを所定位置に保持する作用を発揮して高温加熱時にスタッド及びボード材料の一体性を保持すること，及びボード材料を少なくとも２層構造に積層すること」に関する記載が存在している。
４取消事由４（顕著な効果認定の看過）に対し
原告は，本件発明１は物の構造に基づく効果の予測が非常に困難な技術分野に属するものであると主張するが，そうであるならば，鋼材をむき出しにして火炎にさらすような構造においては耐火性を有しないと決めつけることもできない。そして，耐火性を有しないと決めつけることができないのであるから，当業者としては耐火性を有するかもしれないという認識を有することになり，耐火性を有するという効果も当業者の予測の範囲内に入ることになる。このように，耐火性を有するという効果も当業者の予測の範囲内に入ることから，引用例１記載の発明を両側耐火のものとして用いようとすることについての阻害事由も存在しない。したがって，「高い施工性を維持しつつ，両側からの火災に対する耐火性を有する防火区画壁を提供する」という課題は当業者にとって当然の解決課題の設定であり，本件発明１における解決課題の設定自体がユニークであったとする原告の主張は誤りである。そもそも，海外においては鋼材をむき出しにして火炎にさらすような構造のものが存在し実際に利用されていたのであるから（甲１，甲４），耐火性を有するという効果は，当然に技術水準から予測される効果にすぎないものである。５取消事由５（請求人の主張する無効理由１から４に関する審決の判断について）に対し
審決は，無効理由通知の理由については，その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示している。そして，無効理由通知の理由についての審決の判断には誤りがないのであるから，審決の理由の記載としては十分である。したがって，審決の記載が特許法１５７条２項４号の規定に違反しているとの原告の主張は誤りである。
第５当裁判所の判断
１引用例１の記載
引用例１（甲２８）には，以下の事項が記載されている。
【特許請求の範囲】
【請求項１】建物の竪穴区画とこれに隣接する他の区画との間に設置される防火区画壁であって，該防火区画壁が，防火性能を有した耐火壁板と，該耐火壁板を保持するため前記建物に固定された保持部材とから構成され，かつ，前記耐火壁板が，前記保持部材に対して前記他の区画側にのみ設けられていることを特徴とする防火区画
・・・・・・
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，ビル等に設置される防火区画壁に関するものである。
・・・・・・
【０００３】このようなものとしては，例えば，図６に示すように，金属製のスタッド１の両面にそれぞれ防火性能を有した耐火壁板２を取り付けた構成の防火区画壁３が多用されている。また，図７に示すように，複数枚の耐火壁板２を重ね合わせ，これを鋼製のランナー５で床や天井に固定する構成の防火区画壁６もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら，上述したような従来の防火区画壁には，以下のような問題が存在する。防火区画壁３，６をはじめとする従来の防火区画壁は，いずれもその両側の区画に対して防火機能を有していた。ところが，防火区画壁を，例えばエレベータシャフト等の竪穴区画とこれに隣接する区画との間に設置する場合，竪穴区画側から火災が発生する可能性は非常に低く，またこのような竪穴区画内には可燃物もないことから，竪穴区画側からの火災に対する防火機能は無駄であるとも言え，この点においてコスト削減の余地がある。また，竪穴区画側に耐火壁板２を取り付けるには，大がかりな足場等を組む必要があり，非常に手間がかかるという問題もある。
【０００５】本発明は，以上のような点を考慮してなされたもので，より低コストで容易に施工することのできる防火区画壁を提供することを課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】請求項１に係る発明は，建物の竪穴区画とこれに隣接する他の区画との間に設置される防火区画壁であって，該防火区画壁が，防火性能を有した耐火壁板と，該耐火壁板を保持するため前記建物に固定された保持部材とから構成され，かつ，前記耐火壁板が，前記保持部材に対して前記他の区画側にのみ設けられていることを特徴としている。


【０００７】このように，防火区画壁を構成する耐火壁板を他の区画側にのみ設けることによって，他の区画側からの火災に対して防火性能を発揮することができる。また，竪穴区画側には耐火壁板を設けないので，足場等を組んで施工を行う必要がなくなる。
・・・・・・
【００１１】［第一の実施の形態］図１に示すものは，エレベータシャフト，階段，設備シャフト等，上下方向に連続する竪穴区画Ｓ１と，これに隣接する室内空間（他の空間）Ｓ２との間に設置されている防火区画１０である。この図において，符号１１は床スラブ，１２は岩綿等が吹き付けられて耐火被覆が施された梁鉄骨，１３は天井，をそれぞれ示している。
【００１２】図１および図２に示すように，この防火区画壁１０は，石膏ボード等からなる耐火壁板１５と，これを支持する保持部材１６とから構成されている。保持部材１６は，床スラブ１１の上面と梁鉄骨１２の下面とに沿ってそれぞれ設けられた上下の鋼製のランナー１７，１８と，これらランナー１７，１８間に所定間隔ごとに配置された鋼製のスタッド１９とから構成され，前記耐火壁板１５はこれらスタッド１９に固定されている。
【００１３】このような防火区画壁１０によれば，室内空間Ｓ２側からの火災に対しては，耐火壁板１５によって防火機能を発揮することができ，竪穴区画Ｓ１側への延焼を防止することができる。一方，竪穴区画Ｓ１は，エレベータシャフト，階段，設備シャフト等であり，可燃物もほとんどないため，竪穴区画Ｓ１側における火災の発生の可能性は非常に低い。
【００１４】上述した防火区画壁１０では，耐火壁板１５を室内空間Ｓ２側にのみ設ける構成としたので，施工時には，竪穴区画Ｓ１側に耐火壁板１５を設ける必要がなく，これにより，竪穴区画Ｓ１内に足場を組むことなく，施工を室内空間Ｓ２側から行うことができる。したがって，施工の効率化を図り，コスト低減および工期の短縮化を図ることができる。
・・・・・・
【００１６】［第二の実施の形態］次に，本発明にかかる防火区画壁の第二の実施の形態について説明する。以下に説明する第二の実施の形態において，前記第一の実施の形態と共通する構成については同符号を付し，その説明を省略する。
・・・・・・
【００２０】しかも，耐火被覆材２７によって，竪穴区画Ｓ１側からの火災に対しても防火性能を発揮することができる。このように，耐火被覆材２７を，ランナー２６のみを覆うよう設けることによって，低コストで防火性能を得ることができる。
・・・・・・
【００２３】
【発明の効果】以上説明したように，請求項１に係る防火区画壁によれば，防火区画壁を構成する耐火壁板を，竪穴区画に隣接する他の区画側にのみ設ける構成としたので，これによって，他の区画側からの火災に対して防火性能を発揮することができる。また，竪穴区画側に足場等を組んで施工を行う必要がなく，施工を他の区画側から行うことができる。したがって，施工の効率化を図り，コスト低減および工期の短縮化を図ることができる。
【００２４】請求項２に係る防火区画壁によれば，保持部材の竪穴区画側に，保持部材のみを覆う耐火被覆材を設けた構成となっている。これにより，竪穴区画側からの火災に対しても防火性能を発揮することができる。しかも竪穴区画側の耐火被覆材を最小限とすることができるので，低コストで前記効果を得ることができる。
２本件発明１との対比
以上の記載からみると，審決が認定した引用例１記載の発明，すなわち，引用例１の請求項１に記載され，第一の実施の形態として記載された発明は，室内空間（すなわち，他の区画側）からの火災に対して，竪穴区画側への延焼を防止するために耐火壁板を設けた発明であり，竪穴区画側からの火災に対して防火性能を発揮することは意図されていなかったといえる。そして，第二の実施の形態で実施例が示される発明は，第一の実施の形態で示される発明に保持部材を覆う耐火被覆材を設けることで，竪穴区画側からの火災に対して防火性能を発揮するものとした発明であるといえる。
しかし，引用例１に記載された第二の実施の形態においては，耐火被覆材によって覆われる保持部材がランナー２６であり，これは第一の実施の形態と同様に，鋼製（温度の上昇によって変形するおそれがある。）であると考えられることからすると，第二の実施の形態における竪穴区画側からの火災に対する防火性能とは，ランナー２６そのものの延焼を防止する防火性能でなく，ランナー２６の温度が上昇することを防止し，その変形を防ぐことによる防火性能であると考えられる。このことは，第二の実施の形態における保持部材である石膏ボードが一般に結晶水の作用により火災時に一定以上の温度に上昇しない性質を有していることからもわかる。
そして，本件特許出願時において，ランナー２６等を石膏ボードで覆うことが竪穴区画側からの火災に対する防火性能を備えるために必要であると考えられていたか否かについて検討すると，平成１０年法律第１００号による建築基準法改正（平成１２年６月１日施行。以下「平成１２年の建築基準法改正」という。）に伴い，少なくとも耐力壁での防火壁の鋼材温度の基準が廃止されたことについて原告及び被告の間に争いはなく（甲１０，甲５０），この点からみて，鋼材温度が上昇しても鋼材の過度の変形がなければ防火壁は防火性能を備えることができ，鋼材温度の上昇は防火性能を備える点で必須の事項であるとは考えられなくなったとみるのが自然である。
３取消事由１（本件発明１と引用例１記載の発明との一致点・相違点認定の誤り）について
審決は，本件発明１と引用例１記載の発明とは，相違点１から９の点で相違すると認定しているが，原告は他にも相違点があると主張するので，以下，原告が主張する個別の相違点について検討するが，いずれも相違点と認めることはできず，取消事由１は理由がない。


(1)「室と室，または室と設備空間とを仕切る」点について本件発明１では「室と室，または室と設備空間とを仕切る」について，「室と室，または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって」とのみ特定し，それ以上に室及び設備空間に関する事項を特定していない。そして，一般的な意味において「室」及び「設備空間」とのみ特定される事項が，火災の発生の可能性の有無及びその可能性の高低を限定することはないから，本件発明１の「室」及び「設備空間」は火災の発生の可能性が低い，あるいは無いものをも含むものと解される。したがって，原告主張のように引用例１記載の発明が「室と火災の発生の可能性が非常に低い設備空間とを仕切る防火区画壁」であるとしても，本件発明１が限定するにとどまる「室と室，または室と設備空間とを仕切る防火区画壁」であることに変わりはなく，この点について本件発明１と引用例１記載の発明との間に相違はない。
(2)「非耐力壁」である点について
引用例１には「本発明は，ビル等に設置される防火区画壁に関するものである。」（【０００１】）と記載されており，引用例１記載の発明が防火区画壁であることは明らかである。そして，防火区画壁について耐力壁と非耐力壁があり（甲１１，甲１２），このことは自明であるところ，引用例１には非耐力壁であることについての言及がないことは原告主張のとおりである。しかし，引用例１には防火区画壁が耐力壁であることについての言及もないから，引用例１記載の発明も，防火区画壁について耐力壁なのか非耐力壁なのかの限定をするものではない。この点について本件発明１と引用例１記載の発明の間に相違はない。(3)「ランナが壁芯に沿って配置されている」点について引用例１には，原告主張のように「ランナが壁芯に沿って配置されている」点について明記されていない。しかし，引用例１記載の発明は竪穴区画とこれに隣接する室内空間との間に設置される区画壁であり，耐火壁板である石膏ボード等の壁板をランナーとスタッドからなる保持部材により支持しているものである。したがって，区画壁によって竪穴区画と室内空間とが分けられるのであるから，これを支持するランナーは当然壁芯に沿って配置されることとなり，この点は引用例１の図２の記載からも明らかである。この点について本件発明１と引用例１記載の発明の間に相違はない。
(4)「スタッドとランナを固定しない」点について引用例１には「・・・耐火壁板を保持するため前記建物に固定された保持部材・・・」（請求項１），「保持部材１６は，床スラブ１１の上面と梁鉄骨１２の下面とに沿ってそれぞれ設けられた上下の鋼製のランナー１７，１８と，これらランナー１７，１８間に所定間隔ごとに配置された鋼製のスタッド１９とから構成され・・・」（【００１２】）と記載されている。そして，保持部材が建物に固定されていることは明記されているが，スタッドとランナーからなる保持部材のいずれが建物に固定されているのか，あるいは両者が固定されているのかは明記されていない。図２に示される保持部材の構造からみて，少なくとも建物には保持部材のランナーが固定され，スタッドは床スラブや梁鉄骨等の建物に直接固定されるものではなく，ランナーに固定されるものであるといえる。
本件発明１では，スタッドはランナに係止されているものであるが，このスタッドには，下貼りボードがスクリュービスにより固定され，この下貼りボードの表面には，ビス又はステープルによって上貼りボードが固定されている（甲３３）。このようにスタッドに下貼りボードと上貼りボードが固定されると，スタッドはランナの溝方向に移動することができないから，通常係止状態から外れることがなく，これによりスタッドをランナに固定することができるのは明らかである。引用例１記載の発明においても同様の手段によりスタッドをランナーに固定できることは明らかである。どのような手段によりスタッドをランナーに固定しているかは明記されていないが，これは，引用例１記載の発明は，スタッドがランナーに適切に固定されていれば，その手段がどのような手段であっても発明を実施できるからであり，この手段には，当然慣用の手段であるスタッドがランナに係止して立設されたものを含むといえる。この点について，本件発明１と引用例１記載の発明の間に相違はない。
(5)「スタッドが垂直に立設され壁芯に沿って配置されている」点について上記(3)で判示したように，引用例１記載の発明のランナは壁芯に沿って配置されているものであるから，ランナーに配置されるスタッドも当然壁芯に沿って配置されるものとなる。そして，スタッドを立設する場合に特段の指示がなければ，これは垂直に立設するべきものと考えるのが自然であり，引用例１記載の発明においてもスタッドは垂直に設けられていると考えられる。したがって，この点について本件発明１と引用例１記載の発明との間に相違はない。
４取消事由２（引用例１記載の発明と引用例２その他の周知例を組み合わせても本件発明１を構成することはできない）について
(1)相違点５について
審決は，相違点５について，「平成２４年２月２日付の答弁書４３頁を参照すれば，引用例１記載の発明においても，記載はないものの同様であるものと認められる。」と判断した。


原告作成に係る同答弁書（甲３２）には，①請求人（被告）が「本件特許の請求項１に記載された『前記スタッド及びボード材料の各着火温度は，１０００℃以上の温度であり』は，発明の詳細な説明に記載されたものではないので，本件特許の出願は，特許法３６条６項１号の規定に違反する」（３８，３９頁）と主張するが，「この記載は，本件特許の出願に係る発明が，木製，紙製又は樹脂（プラスチック）製の間柱や，木質合板等の木質系ボード又は樹脂（プラスチック）製ボードを使用したものではないことを明瞭にするための記載である。スタッド及びボード材料の着火温度に関し，請求人は，無効審判請求書（甲３１）の４０頁において，『甲７発明では，そのボード材料は無機繊維強化石膏ボードであり，そのスタッドは軽量鉄骨製なので，甲７発明のスタッド及びボード材料の各着火温度は，１０００℃以上の温度である。』と述べるとともに，無効審判請求書の４５頁において『石膏も本来的に不燃性のものである』と述べている。」（４３頁）との記載，②「即ち，着火温度に関する請求項１の上記記載は，請求人が無効審判請求書の４０頁及び４５頁において自ら説明したとおりであり，・・・」（４４頁）との記載，及び③「なお，本件特許においては，出願後の補正により請求項１の『ボード材料』が『石膏ボード又は石膏板』に限定されるとともに，建築業界における鋼製スタッド（軽量鉄骨製スタッド）の意味が審査段階の意見書等において十分に説明されたので，着火温度の限定は，請求人が述べるように，結果的には，重複した限定（従って，無用の限定）となったかもしれない。」（４４頁）との記載がある。これらの記載からすると，石膏ボード及び建築業界における鋼製スタッドの着火温度は１０００℃以上であることが技術常識であり，審判手続において原告もこのことを認めていたものである。そして，引用例１記載の発明は被告の主張するようにスタッドは鋼製であり，ボード材料は石膏ボードであるから，その着火温度が１０００℃以上であることは明らかであり，相違点５はスタッドとボードの着火温度を引用例１が明記していなかったことから認定された相違点ではあるが，実質的な違いはなく，引用例１記載の発明においても記載はないが，本件発明１と同様であると認めた審決に誤りはない。
(2)相違点９について
ア審決は，本件発明１においては「スクリュービスは，ランナ，スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が９００℃以上の高温に達したときに，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに，スタッドの熱変形を抑制する」のに対し，引用例１記載の発明においては，そのような規定がない点を相違点９として認定し，この相違点９について，建築基準法の規定を満たしていることを記載しているにすぎず，請求項に記載された他の構成が満足されれば達成される構成であり，他の特別な構造を限定するものでもないと判断している。
原告は，相違点９に係る本件発明１の構成が特定する事項として「スクリュービスの材質や強度，取り付け強度その他」，あるいは「各構成部材をすべてとめつけて固定するような構成を採用していないにもかかわらず，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するような構成に限定しているという点」を挙げて，実質的な相違点と主張する。
イこれらの点について検討すると，引用例１記載の発明は，上記３の(4)において判示したように，スタッドに下貼りボードと上貼りボードが固定し，スタッドのランナ溝方向への移動を規制することで，ランナに係止されたスタッドをこのランナに固定するものを含む発明である。これは，各構成部材をすべてとめつけて固定するような構成を採用していないにもかかわらず，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するような構成であるといえ，さらに引用例１記載の発明は防火区画壁に関する発明であることを考慮すると，少なくとも一方の区画側からの火災に対して，「各構成部材をすべてとめつけて固定するような構成を採用していないにもかかわらず，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するような構成に限定している」といえる。そして，本件特許の出願時において鋼材温度が上昇しても鋼材の過度の変形がなければ防火壁は防火性能を備えることができ，鋼材温度の上昇は防火性能を備える点で必須の事項であるとは考えられなくなったことを考慮すると，引用例１記載の発明は，一方の区画側からの火災だけでなく，他方の竪穴区画側からの火災に対しても各構成部材をすべてとめつけて固定するような構成を採用していないにもかかわらず，ボード材料及びスタッドの一体性を保持するような構成であるといえ，この点に関する原告の主張は採用できない。ウスクリュービスの材質や強度，取り付け強度等について検討すると，本件発明１では，スクリュービスに関して，特許請求の範囲にも，訂正明細書（甲３４）の発明の詳細な説明にも，スクリュービスの材質や強度，取り付け強度に関する特定や記載はない。
これに対して，引用例１記載の発明では，「下貼りボードは，不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによってスタッドのみに固定され，該スクリュービスは，スタッドに沿って３００ｍｍ以下の間隔に配置され」ている点について特定されていない（相違点６）。審決は，この相違点６について，引用例２に下張り石膏ボードをビスによりスタッドに対して固定し，上張り石膏ボードをステープル等の係止具により，下張り石膏ボードの表面に張着することが記載されており，当業者にとって格別なことであるとは認められないと判断している。原告は，この相違点６についての判断を具体的に争わず，限定のないスクリュービスの材質等から相違点９に関する本件発明１の構成を格別のものとすることはできない。５取消事由３（引用例１記載の発明から容易想到であるとはいえない）について原告は，本件発明１は，「片面施工による高い施工性を維持しつつ，両側からの火災に対する耐火性を有する防火区画壁を提供すること」という解決課題を設定し，「片面施工可能な乾式構造とすること，係止具がスタッドの過剰な熱変形を制限し，スタッドを所定位置に保持する作用を発揮して高温加熱時にスタッド及びボード材料の一体性を保持すること，及びボード材料を少なくとも２層構造に積層すること」という解決手段により当該課題を解決するものであるのに対し，引用例１記載の発明は，両側の区画に対して防火機能を有する防火区画壁から，可能性は非常に低く，無駄な竪穴区画側からの火災に対する防火機能を省くことにより，より低コストで容易に施工することのできる防火区画壁を提供するものである点で異なる旨を主張する。