この点について，被告は，引用例２の「・・・gleichist,abnimmt   oderzunimmt.」との記載は，「均一に（一様に），増加又は減少する」と翻訳するのが正しいと主張する。しかし，上記記載は，「gleichist」，「abnimmt」，「zunimmt」が併存した形で「oder」（英語の「or」）で結ばれた構文であり，「均一であるか，増加又は減少する」と翻訳すべきであり，被告の主張は，誤りである。
また，被告は，仮に引用例２には，「個々のフランクの傾斜角度は，ネジ山の少なくとも１つのセクションにおいて，均一であるか，増加又は減少する」と翻訳するのが正しいとしても，個々のフランクの傾斜角度が均一であるものが記載されているから，セットスクリュー３に螺旋状のねじ山があり，かつその回転時にフォークヘッド４内に案内しかつ前進する構造が示されていると主張する。しかし，引用発明２においては，ねじ山について，均一，増加，減少のいずれの構成を採用しても動作可能な発明が開示されているというべきであり，均一のみを取り上げて解釈を行うことはできない。
イ引用例２の請求項７，８の「ネジ（gewinde）」は，螺旋状の１つにつながったネジではなく，支持棒の長手方向に対して垂直の円形の溝が複数平行に並んだものと解されるところ，同じ「ネジ（gewinde）」という文言を用いているフォークヘッドの   「内ネ   ジ（Innengewindes   ）１４   」とセ   ットス   クリュ   ーの「   外ネジ（Aussengewindes）１２」も，同様に，螺旋状ではなく，複数の円形の溝が平行に設けられたものと解される。
ウ引用例２の「Eine   weitereAusfuhrungsformsieht   vor,・・・gleichist,abnimmtoderzunimmt.」との記載を，本件補正発明と同様に，溝底部からフォークヘッド４の脚部の自由端部に配置されている個々のフランクの形状は均一に例えば上又は下に湾曲した形状を意味するものと解釈すると，請求項２を引用する請求項４記載の骨接合装置は，フランクが半径方向に線形に上り勾配，すなわち断面において直線であり，かつ，均一に上又は下に湾曲した形状であるという，矛盾した構成となる。
エ引用例２には，「セットスクリューは，自由端部にまと１５を備え，このまとは支持棒に面し，セットスクリューが締められたときにそれ自身が支持棒の表面にもぐり込み，それにより補助的に支持棒を保持する」と記載されている。上記記載は，引用発明２において，セットスクリューが回転する範囲は，まと１５と支持棒の溝が整合しない範囲，すなわち１８０度未満であり，まと１５が支持棒の表面にもぐり込むことにより，セットスクリューを係止することが可能であることを示すものである。そうすると，上記記載は，引用発明２が，支持棒をフォークヘッド４の底部に押し込んだ状態で，支持棒に接触する位置までセットスクリュー３をフォークヘッド４内に差し込み，これを約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構造であることを裏付けるものである。
(2)阻害要因の存在
引用発明１に引用発明２を組み合わせるには，以下のとおり，阻害要因があり，引用発明１に引用発明２を適用することにより，本件補正発明が容易に想到できたとはいえない。
すなわち，引用発明１においては，骨ねじの組み立て中，スラスト面に半径方向内側に向けた力が働きＵ脚が内側へ圧縮変形されるため，Ｕ脚は内側に若干曲げられることになる。これに対し，本件補正発明は，インプラントの組み立て中及び組み立てに続く使用中に，アームが半径方向に広がらないように作動的に抵抗するものであり，引用発明１のねじ山と本件補正発明の相互係止形態とは，力の作用の仕方が異なっている。
また，引用発明２は，上記(1)のとおり，支持棒をフォークヘッド４の底部に押し込んだ状態で，支持棒に接触する位置までセットスクリュー３をフォークヘッド４内に差し込んだ上で，これを約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構造であるため，組み立て中においても，支持棒を抑える力は，全ての段のフランクにかかり，フォークヘッド４を広げる方向への力が各フランクに分散される。これに対し，引用発明１では，留めネジをＵ脚に係合させた上で回転させてロッドを押し込み始める当初よりフランクにロッドからの反力が加わるので，少ないフランクでもこのロッドからの反力に耐える必要がある。
以上のとおり，引用発明２のフランクの構成を引用発明１の構成に置き換えることには，阻害要因が存在する。
(3)したがって，引用発明２の相互係止形態の発明事項を引用発明１の相互係止形態に適用することにより，本件補正発明が容易に想到できたとして，本件補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとした審決の判断には誤りがある。
２取消事由２（本願発明の新規性判断の誤り）
審決は，本願発明は引用発明１と同一であると判断する。しかし，審決の判断は，以下のとおり，誤りである。
本願発明は，逆角度ねじ形態を含む，ねじ山を備えた閉鎖部材では積極的に係止しないという問題を解決するために，ねじ山ではなく相互係止形態を備えた，案内前進構造を提供することを目的としている。
これに対し，引用発明１の雄ネジ部１０，雌ねじ部８は，Ｕ脚６，７を半径方向内方に積極的に引っ張る逆角度ねじ山であって，第１相互係止形態及び第２相互係止形態ではない。また，引用発明１のフォークヘッドのスラスト面は，スラスト面の全部が軸線から遠ざかる方向に面していることから，本願明細書の「本発明は，閉鎖体のスラスト面の一部だけが閉鎖体の軸線に向かって面し，ソケットのスラスト面の一部だけが軸線から遠ざかる方向に面することを必要とする」（甲３段落【００２６】）との条件を満たさない。さらに，本願発明は，上記のとおり，第１相互係止形態と第２相互係止形態が噛み合うことによって機械的に相互係止する構造であり，相互係止形態のスラスト面は非線形に形成されるのに対し，引用発明１のスラスト面は線形であり，機械的に相互係止するものではない。したがって，審決は，引用発明１には第１相互係止形態及び第２相互係止形態がないにもかかわらず，これがあるものと誤って認定し，同認定に基づき本願発明と引用発明１とが同一であると判断した誤りがある。
３取消事由３（手続違背）
審決は，本件補正発明と引用発明１との相違点について，引用発明２に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたとしたが，拒絶理由通知及び拒絶査定において，引用例２について全く言及しておらず，引用例２は，審決において初めて示されたものであり，原告に意見陳述の機会はなかった。特許庁は，非線形のスラスト面により締付けトルクを加えて相互係止形態を噛み合い関係で回転したときにレシーバーが広がらないようにするとの本件補正発明の本質的部分である相違点について，拒絶理由通知及び拒絶査定において全く言及していない引用例２に基づいて，容易想到としたのであって，特許法１５９条２項，５０条本文に違反する。


また，本件補正発明は，本件補正前の請求項２５に記載された発明と実質的に同一のものであるところ，審査官は，前置審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶理由を発見したのもかかわらず，拒絶理由通知を行っておらず，特許法１６３条２項，５０条に違反する。
なお，原告が，早期審査に関する事情説明書や前置報告書に対する上申書において，引用例２について意見を述べていることをもって，実質的な防御の機会が与えられたとはいえない。また，引用例２は，本件補正発明に含まれていて，本件補正前の請求項２５記載の発明には含まれていない構成についての容易想到性判断のために，新たに引用されたものではない。本件補正前の請求項２５記載の発明に含まれる，「ねじ山が，その取り付けられた場所よりも離れた場所において断面積が大きい」との構成について，拒絶査定においては，引用文献４に基づき容易想到性の判断を行ったのに対して，審決においては，引用例を変更して引用例２に基づき容易想到であるとの判断を行っており，原告に意見書提出の機会を与えなかった違法がある。
第４被告の反論
１取消事由１（独立特許要件充足性判断の誤り）に対し
(1)引用発明２の認定の誤りについて
引用例２には，セットスクリュー３に外ネジ１２が形成されるとともに，これに対応するフォークヘッド４には内ネジ９が形成されており，両者は半径方向に相互に係止されて，セットスクリュー３は，フォークヘッド４にねじ込まれて支持棒２を押し   込み，   溝底部   ７に固   定する   ことが   示され   ている   。また   ，ドイ   ツ語の「Madenschraube」は，英語で「setscrew」，日本語で「止めネジ」と訳され，一般に「ネジ」を意味するものであり，「ネジ」とは，「物をしめつけるための螺旋状の溝のあるもの」を意味する。そうすると，引用例２における「Madenschraube」（セットスクリュー３）及び「Gabelkopf」（フォークヘッド４）は，セットスクリュー３の外ネジ１２とフォークヘッド４の内ネジ９とが，半径方向に相互に係止されるものであり，螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９を含むものであるといえる。また，セットスクリュー３は，回転してフォークヘッド４内の内ネジ９に案内されて溝底部７の方へ前進してフォークヘッド４と相互に係止することから，外ネジ１２及び内ネジ９の相互係止形態は，セットスクリュー３の回転時にセットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進するといえる。したがって，審決が，引用発明２について，「螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９を含み」かつ，「外ネジ１２及び内ネジ９の相互係止形態はセットスクリュー３の回転時にセットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進し」と認定したことに誤りはない。
これに対し，原告は，引用例２には，「セットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９が螺旋状をなしている」及び「セットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進させる」との記載はなく，むしろ，引用発明２は，支持棒をフォークヘッドの底部に押し付けた状態で，支持棒に接触する位置までセットスクリュー３をフォークヘッド４内に差し込んだ上で，これを約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構造である，と主張する。しかし，引用例２には，上記のとおり，セットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９が螺旋状をなし，セットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進させることが示されている。また，原告は，引用例２には，「溝部からフォークヘッドの脚部の自由端部に配置されている個々のフランクの傾斜角度は，ネジ山の少なくとも１つのセクションにおいて，均一であるか，増加又は減少する。」と記載されていると主張する。しかし，引用例２の当該部分には，「溝部からフォークヘッドの脚部の自由端部に配置されている個々のフランクの傾斜角度は，ネジ山の少なくとも１つのセクションにおいて，均一に（一様に），増加又は減少する。」（・・・gleichist,adnimmt   oderzunimmt.）と記載されているのであって，引用例２の別の実施形態は，本件補正発明と同様に，溝底部からフォークヘッド４の脚部５の自由端部に配置されている個々のフランクの形状は均一に，例えば上又は下に湾曲した形状であり，セットスクリュー３に螺旋状のねじ山があり，かつその回転時にフォークヘッド４内に案内しかつ前進する構造であると理解することができる。したがって，引用発明２において，フォークヘッド４の脚部の自由端部（上の段）から溝底部（下の段）に配置されている螺旋状のねじ山の傾斜角度はセットスクリュー３の前進する方向において均一であって，セットスクリュー３の案内及び前進に支障は生じない。仮に，引用例２に原告主張に係る記載があるとしても，個々のフランクの傾斜角度が均一である構成も記載されているといえるから，引用例２には，セットスクリュー３に螺旋状のねじ山があり，かつその回転時にフォークヘッド４内に案内しかつ前進する構造が示されているといえる。
なお，引用例２が，約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構造であるとすると，フランクの傾斜角度が均一の場合，約９０度回転させても外ネジ１２と内ネジ９を係止することはできない。また，引用例２において，ネジ付き棒（支持棒２）（Gewindestab）との文言中に，内ネジ（Innengewindes）１４及び外ネジ（Aussengewindes）１２と共通するネジ（gewinde）という共通する文言があるからといって，フォークヘッド４内の内ネジ１４とセットスクリュー３の外ネジ１２が，ネジ付き棒（支持棒２）のネジと同様の構造と解することはできない。さらに，引用例２において，脚部の内ネジがクリスマスツリー状に形成されているのは，フォークヘッドの両方の脚部が曲げられるのを防止するためであるが，これは，上部フランク１１及び下部フランク１０が軸から半径方向視で上り勾配となっており，しかも上部フランク１１の上り勾配が，下部フランク１０の上り勾配より大きくなっている内ネジ９の断面形状について，フォークヘッド４の一方の側で軸方向に連なっている状態を捉えて表現されたものであり，内ネジ９の断面形状が左右対称であることを示したものではない。引用例２のセットスクリュー３とフォークヘッド４は，所定の角度だけ回転して固定する，いわゆる「ツイストロック」ではなく，螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるものであって，その相互係止形態はセットスクリュー３の回転時にセットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進するものである。


以上のとおり，引用発明２の「螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９を含み」，「外ネジ１２及び内ネジ９の相互係止形態はセットスクリュー３の回転時にセットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進し」との審決の認定に誤りはなく，本件補正発明の第１相互係止形態及び第２相互係止形態と引用発明２のセットスクリューの外ネジ及びフォークヘッドの内ネジとの配置は異ならないから，本件補正発明は，引用発明２の相互係止形態を，引用発明１の相互係止形態に適用することにより，容易に想到することができたものである。
(2)阻害要因の存在について
原告は，引用発明１と引用発明２との組合せには，阻害要因が存在すると主張する。
しかし，引用発明１の「留めネジのスラスト面により，Ｕ脚に対して真上よりもＵ脚を内側に倒す方向に力がかか」ることは，本件補正発明の「係止形態は，前記インプラントの組み立て中及び組み立てに続く使用中に前記アームが半径方向に広がらないように作動的に抵抗する」点で一致する。また，上記(1)のとおり，引用発明２は，螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９を含み，外ネジ１２及び内ネジ９の相互係止形態は，セットスクリュー３の回転時にセットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進する構造であるから，支持棒（ロッド）からの反力は全てのフランクで受けるとはいえない。また，引用発明１の「椎骨にネジ留めする茎ネジ」，引用発明２の「骨接合装置」は，それぞれ「インプラント」に相当し，産業上の利用分野が共通しており，引用発明１の「留めネジの引っ張りの際に開き広がりを回避するように茎ネジを作り上げる」という課題，引用発明２の「フォークヘッドにセットスクリューを締結し，締着するときにフォークヘッドの両方の脚部が曲げられるのを防止する」という課題は，「レシーバーのアームが拡がらないようにする」という課題と共通している。したがって，引用発明１に引用発明２を適用することについて，阻害要因は存在しない。
(3)以上のとおり，本件補正発明は，引用発明１の構成に引用発明２の技術的事項を適用することにより，容易に想到できたといえる。２取消事由２（本願発明の新規性判断の誤り）に対し原告は，①本願発明は，逆角度ねじ形態を含む，ねじ山を備えた閉鎖部材では積極的に係止しないという問題を解決するために，ねじ山ではなく相互係止形態を備えた案内前進構造を提供することを目的としているのであって，引用発明１のような逆角度ねじのねじ山は相互係止形態ではない，②審決には，引用発明１には第１相互係止形態及び第２相互係止形態がないのに，これらがあると認定した誤りがある，と主張する。しかし，本願発明には，逆角度ねじ形態を除外する特定事項はなく，引用発明１の雄ネジ部１０，雌ネジ部８は，その機能，作用からみて，それぞれ本願発明の第１相互係止形態，第２相互係止形態に該当する。したがって，原告の上記主張は失当である。
３取消事由３（手続違背）に対し
原告は，審決が，拒絶理由通知及び拒絶査定において言及されていなかった引用発明２の相互係止形態を，引用発明１の相互係止形態に適用して本件補正発明が容易想到であるとしたことは，特許法１５９条２項，５０条に違反すると主張する。しかし，拒絶査定不服審判における補正発明について，査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に，特許法５３条１項の規定による補正却下の決定を行う際には，同法５０条ただし書の規定により，拒絶理由通知をする必要はない。また，原告は，本件補正発明は，本件補正前の請求項２５に記載された発明と実質的に同一であり，審査官は，前置審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶理由を発見していたのであるから，特許法１６３条２項，５０条に基づき，原告に対し拒絶理由通知を行う必要があったと主張する。しかし，本件補正前の請求項２５に記載された発明は，本件補正後の請求項７記載の発明に対応するものであり，本件補正発明と実質的に同一とはいえない。さらに，審査官は，本件補正発明が独立して特許を受けることができないことから，特許法５３条１項により却下の決定をすべきとして前置報告を行ったのであって，新たに拒絶理由通知をする必要はない。
なお，原告は，早期審査に関する事情説明書及び前置審査に関する上申書において，引用例２について意見を述べており，原告が閲覧により前置報告書の内容を認識していることが確認できたため，審尋を実施する必要はなかった。したがって，審決に原告主張の手続違背はない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，本件補正は，独立特許要件を充足せず，また，本願発明は，引用発明１と同一のものと認められるから，審決の判断に誤りはなく，審決には，これを取り消すべき手続違背も認められないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（独立特許要件充足性判断の誤り）について(1)原告は，①引用発明２は，支持棒をフォークヘッド４の底部に押し込んだ状態で，支持棒に接触する位置までセットスクリュー３をフォークヘッド４内に差し込んだ上で，これを約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構造であるのに，審決は，螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー３の外ネジ１２及びフォークヘッド４に設けられた内ネジ９を含み，かつ，外ネジ１２及び内ネジ９の相互係止形態はセットスクリュー３の回転時にセットスクリュー３をフォークヘッド４内に案内しかつ前進するという特徴を有すると認定した誤りがある，②引用発明１に引用発明２を適用することには阻害要因が存在する，③したがって，本件補正発明は，引用発明１の構成に引用発明２の技術的事項を適用することにより容易に想到できたとはいえない，と主張する。しかし，当裁判所は，引用発明２が，支持棒をフォークヘッド４の底部に押し込んだ状態で，支持棒に接触する位置までセットスクリュー３をフォークヘッド４内に差し込んだ上で，これを約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構成であるか否かにかかわらず，引用発明１に引用発明２を適用することに阻害要因はなく，本件補正発明は，引用発明１の構成に引用発明２の技術的事項を適用することにより容易に想到できたといえ，審決の独立特許要件充当性の判断に誤りはないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
(2)認定事実
ア引用例１の記載
引用例１（甲１）には，図面（別紙図２ないし４のとおり）とともに，以下の記載がある。


「【請求項１】椎骨の骨塊にネジ留め可能なネジ部分と，実質的にＵ形状でＵ脚（６，７）によって限定された補強棒（５）嵌め込み用凹所（４）を有した頭部（３）と，留めネジ（９）を用いて凹所（４）に補強棒（５）を固定するためのＵ脚（６，７）での雌ネジ部とを有する，背骨に沿って補強棒（５）を固定するための茎ネジ（１）において，上記雌ネジ部が，留めネジ（９）を引っ張る際にぶつけられるそのネジ面がマイナス角を有するように非対称の鋸歯ネジ部（８，１０）であることを特徴とする茎ネジ。」
「【０００４】
【発明が解決しようとする課題】このことに由来して，本発明の根拠をなす課題は，ネジ案内スリーブやそれ自体公知の外側リング装置を必要とすることなしに留めネジの引っ張りの際に開き広がりを回避するように茎ネジを作り上げることである。」
「【０００５】
【課題を解決するための手段】この課題は本発明によれば，頭部の雌ネジ部が鋸歯ネジとして，留めネジを引っ張る際に当接部として用いられるそのネジ面がマイナスの角度を有するように形成されていることによって解決される。」「【０００６】言い換えれば，このネジ面は引っ込んでいる。これは，留めネジを引っ張る茎ネジの頭部が押し砕かれず，頭部のＵ脚を内側へ圧縮するパワーモーメントがこれに作用することを結果として伴う。このようにして最適な固定乃至拘束が最も簡単な構造形態で達成される。」
「【００１２】図面に描かれた茎ネジ１は，不図示の雄ネジ部を有したシャフト２並びに補強棒５の収容のためのＵ形状の中央凹所４を有した頭部３を有する。上記凹所は，その内側で雌ネジ部８を担持するＵ脚６，７によって画定される。」「【００１３】上記凹所４に補強棒５を動かないように固定するために，グラブネジとして形成された留めネジ９が用いられる。当該ネジは頭部の雌ネジ部８に対応する雄ネジ部１０を有する。」
「【００１４】すでに言及したように，留めネジ９を引っ張る際の問題は，これまで形作られた茎ネジではネジ頭部３のＵ脚６，７が外方へ押圧され，それによって保持力が低下することになるか，あるいは上に被せられるべきスリーブ等を備えることが必要となるということにある。」
「【００１５】本発明にしたがって備えられたネジ部８，１０はこの問題を回避する。図３に，本発明に従い備えられた鋸歯ネジ部１０が，図２での右側に描かれたネジ部分の拡大抜粋として具体的に説明されている。これから，留めネジ９を引っ張る際に当接・負荷除去面として用いられるそのネジ面１１が半径方向１２に対して角度βだけ引っ込んでいることが認識される。図３において，面１１に垂直に作用する力成分Ｆnormal，茎ネジの軸線方向に作用する力成分Ｆaxial及び半径方向内方への結果として生じる力成分Ｆradial，すなわち要するに従来技術に従う茎ネジとは異なり上記留めネジを半径方向内方へ圧縮する力成分が書き入れられる。半径方向力成分Ｆradialに対してＦradial＝Ｆaxial・ｔａｎβが当てはまる。」
イ引用例２の記載
引用例２（甲２）には，図面（別紙図５のとおり）とともに，以下の記載がある（以下，原告提出の訳文のみを示す。）。
(ｱ)「本考案の目的は，少ない空間を必要とするが，支持棒をフォークヘッド内に同様にしかっりと固定できるように，上述の骨接合装置を改良することである。」(ｲ)「考案による骨接合装置は，支持棒をキャップナットではなくセットスクリューによってフォークヘッドに固定するという主な利点を有している。セットスクリューは外ネジを有し，フォークヘッドの内ネジに締結され，締結端部によって支持棒を押し込み，溝底部に固定する。フォークヘッドにセットスクリューを締結し，締着するときにフォークヘッドの両方の脚部が曲げられるのを防止するため，脚部の内ネジがクリスマスツリー状に形成され，溝底部側のネジフランクが軸から半径方向視で上り勾配となっている。セットスクリューからフォークヘッドに伝達される支持力は，溝底部方向のフランクを把持する。このフランクは外側に勾配が付いているので，フォークヘッドは外側に曲げられず，両方の脚部はセットスクリューによって蟻継ぎ接合形式で保持され，むしろ内側に引っ張られる。そうすることによって，キャップナットまたはフォークヘッドの両脚部を把持する他の要素を使用しないで，脚部自体がセットスクリューを締結，締着したときに外側に曲げられないという主な利点が形成される。こうして，比較的高い応力がセットスクリューから支持棒に伝えられる。」
(ｳ)「フランクが半径方向に湾曲され，段形部または屈曲部が設けられてもよい。これらの不連続の段形部は，応力をフォークヘッドのネジに望ましく伝えることができるという利点がある。」
(ｴ)「図２の実施例では，骨スクリュー１のフォークヘッド４も同様にネジを有しているが，平坦な上部フランク１１と段状に形成された下部フランク１０が設けられている。下部フランク１０の段は，アンダーカット１７を形成するように設けられている。このアンダーカット１７の特に肩部１８によって，セットスクリュー３を締め付けたときに脚部５が半径方向外側に曲げられるのを防止している。つまり，半径方向のフォークヘッド４とセットスクリュー３とが係合する。この係合によって，既述のように脚部５の偏位を防止する。」
(ｵ)「請求項１５．
上記請求項のいずれか一項に記載の骨接合装置であって，前記セットスクリュー（３）は，前記フォークヘッド（４）の前記内ネジ（１４）に対応する外ネジ（１２）を備えることを特徴とする，骨接合装置。」
(3)判断
上記記載及び別紙図２ないし４によれば，引用例１には，留めネジの引っ張りの際に開き広がりを回避する課題に対して，ネジ面１１の角度βによって，ネジ部８，１０が係合し，留めネジ９の引っ張りの際にＵ脚６，７が半径方向に広がることを防止する構成が示されている。また，上記構成によれば，引用発明１においては，ネジ面１１の角度βによって，留めネジ９の引っ張りの際以外にも，茎ネジ１の組み立て中及び使用中にＵ脚６，７が半径方向に広がることも防止するものであると理解することができる。


他方，上記記載及び別紙図５によれば，引用例２は，フォークヘッド４にセットスクリュー３を締結し，締着するときにフォークヘッド４の両側に脚部５が曲げられるのを防止することを課題として，同課題解決のため，次の構成を採用した。すなわち，①フォークヘッド４の内ネジ９は，段状に形成された下部フランク１０とアンダーカット１７との連続された，非線形のスラスト面を有している。②内ネジ９と噛み合う，セットスクリュー３の外ネジも，非線形のスラスト面を持ち，内ネジ９と外ネジ１２は，相互係止形態をなしている。③非線形のスラスト面の各々は互いにグリップするグリップ面を形成し，グリップ面は相互係止形態が接合されたときに半径方向に互いに重なっている。④フォークヘッド４に設けられた内ネジ９は，脚部５から離れた場所において，内ネジ９が脚部５に取り付けられた場所よりも，大きな断面積を有している。⑤外ネジ１２は，セットスクリュー３の外面に取り付けられており，セットスクリュー３から離れた場所において，セットスクリュー３に取り付けられた場所よりも，大きな断面積を有している。⑥セットスクリュー３を締め付けた時に，内側に引っ張られることで，脚部５が半径方向外側に曲げられるのを防止する。
上記のような構成の引用発明１に引用発明２の技術的事項を適用することについて検討すると，両者は共に骨に補強棒ないし支持棒を固定するためのねじに関するものであり，レシーバー部材のアーム（Ｕ脚，脚部）が閉鎖部材（留めネジ，セットスクリュー）によって広がらないことを共通の課題としている。また，引用例２に記載された，外ネジと内ネジの相互係止形態のスラスト面の各々は，段状に形成された下部フランク１０とアンダーカット１７との連続された非線形のスラスト面であり，外ネジ１２は，セットスクリュー３の外面に取り付けられており，セットスクリュー３から離れた場所において，セットスクリュー３に取り付けられた場所よりも，大きな断面積を有し，内ネジ９は，フォークヘッド４の一対の脚部の内面に取り付けられ，脚部から離れた場所において，脚部に取り付けられた場所よりも大きな断面積を有しているものと理解することができる。そうすると，引用発明２のセットスクリュー３が螺旋状に前進するものであるか，差し込んだ後に約９０度回転して係止するものであるかにかかわらず，引用発明１の相互係止形態に代えて，引用発明２の相互係止形態を適用することは，困難とはいえない。これに対し，原告は，①引用発明１は，相互係止形態の断面積が大きいか否か不明ではなく，第１相互係止形態が閉鎖部材から離れた場所において，第１相互係止形態が取り付けられた場所よりも断面積が小さく，第２相互係止形態がアームから離れた場所において，アームに取り付けられた場所よりも断面積が小さいといえる，②引用発明１においては，骨ネジの組立時に，Ｕ脚を内側に倒す方向に力がかかるのに対し，本件補正発明においては，アームが半径方向に広がらないように抵抗するものである点で相違する，③引用発明２は，セットスクリュー３を約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構造であるから，セットスクリューの挿入時においても，支持棒（ロッド）からの反力はすべてのフランクで受ける点において本件補正発明と相違する，と主張する。
しかし，上記原告の主張は，採用することができない。すなわち，上記のとおり，相互係止形態の断面積について，第１相互係止形態が閉鎖部材から離れた場所において，第１相互係止形態が取り付けられた場所よりも断面積が小さく，第２相互係止形態がアームから離れた場所において，アームに取り付けられた場所よりも断面積が小さい，との構成は，引用例２に開示されているから，引用発明１がこのような構成でないとしても，本件補正発明は容易に想到できたといえる。また，引用例１には，上記のとおり，「本発明の根拠をなす課題は，ネジ案内スリーブやそれ自体公知の外側リング装置を必要とすることなしに留めネジの引っ張りの際に開き広がりを回避するように茎ネジを作り上げることである」（甲１段落【０００４】）と記載されており，引用発明１の「留めネジのスラスト面により，Ｕ脚に対して真上よりもＵ脚を内側に倒す方向に力がかか」ることと，本件補正発明の「係止形態は，前記インプラントの組み立て中及び組み立てに続く使用中に前記アームが半径方向に広がらないように作動的に抵抗する」こととは，「Ｕ脚」及び「アーム」が半径方向に広がるような力が働く場合に，半径方向内側に傾斜させる点で共通する。さらに，引用例２は，「セットスクリュー３を締め付けた時に，むしろ内側に引っ張られることで，脚部５が半径方向外側に曲げられるのを防止している」と記載されているように，本件補正発明と同様に，半径方向に広がるような力が働く場合に，半径方向内側に傾斜させる点で共通するものであるから，引用発明１に引用発明２の相互係止形態を適用することにより，本件補正発明と同一の構成となるといえる。なお，引用発明１の相互係止形態に代えて，引用発明２の相互係止形態を適用した場合に，支持棒（ロッド）からの反力の受け方が変わるとしても，引用発明１の構成に引用発明２の技術的事項を適用することに阻害事由があるとは認められない。
(4)小括


以上によれば，引用発明２が，支持棒をフォークヘッド４の底部に押し込んだ状態で，支持棒に接触する位置までセットスクリュー３をフォークヘッド４内に差し込んだ上で，これを約９０度回転して外ネジ１２と内ネジ９を係止させる構成であるとしても，引用発明１に引用発明２を適用することに阻害要因はなく，本件補正発明は，引用発明１の構成に引用発明２の技術事項を適用することにより容易に想到できたといえ，審決の独立特許要件充当性の判断に誤りはない。２取消事由２（本願発明の新規性判断の誤り）について原告は，審決が，本願発明と引用発明１が同一のものであるとした判断について，本願発明においては，逆角度ねじ形態を含む，ねじ山を備えた閉鎖部材では積極的に係止しないという問題を解決するため，ねじ山ではなく，相互係止形態を備えた案内前進構造を提供することを目的としているのであって，引用発明１のような逆角度ねじのねじ山は相互係止形態ではない，と主張する。しかし，本願発明の請求項１は，前記第２，２(1)のとおりであり，本願発明の第１相互係止形態及び第２相互係止形態は，「螺旋状をなした噛み合うことができ且つ半径方向に相互係止できる」ものであって，「インプラントの組み立て中及び組み立てに続く使用中に前記アームが半径方向に広がらないように作動的に抵抗する」ものである。また，本願発明の請求項１の記載からは，引用発明１のような逆角度ねじのねじ山は，本願発明の相互係止形態ではないと解することもできない。そうすると，引用例１の「雄ネジ部１０」，「雌ネジ部８」は，その機能，作用からみて，それぞれ本願発明の「第１相互係止形態」及び「第２相互係止形態」に当たる。さらに，原告は，①本願発明は，第１相互係止形態及び第２相互係止形態が噛み合うことにより機械的に相互係止する構造であり，相互係止形態のスラスト面は非線形に形成されるのに対し，引用発明１のスラスト面は線形であることから，機械的に相互係止するものではない，②引用発明１のフォークヘッドのスラスト面は，スラスト面の全部が軸線から遠ざかる方向に面していることから，本願明細書の「閉鎖体のスラスト面の一部だけが閉鎖体の軸線に向かって面し，ソケットのスラスト面の一部だけが軸線から遠ざかる方向に面することを必要とする」（甲３段落【００２６】）との条件を満たしていない，と主張する。
しかし，引用例１には，上記のとおり，「図３に，本発明に従い備えられた鋸歯ネジ部１０が，図２での右側に描かれたネジ部分の拡大抜粋として具体的に説明されている。これから，留めネジ９を引っ張る際に当接・負荷除去面として用いられるそのネジ面１１が半径方向１２に対して角度βだけ引っ込んでいることが認識される。図３において，面１１に垂直に作用する力成分Fnormal，茎ネジの軸線方向に作用する力成分Faxial   及び半径方向内方への結果として生じる力成分Fradial，すなわち要するに従来技術に従う茎ネジとは異なり上記留めネジを半径方向内方へ圧縮する力成分が書き入れられる。半径方向力成分Fradial   に対してFradial＝Faxial・tanβが当てはまる。」との記載があり，引用発明１は，本願発明と同様に，発生する外方への力に抵抗する力が作用するものといえる。また，「閉鎖体のスラスト面の一部だけが閉鎖体の軸線に向かって面し，ソケットのスラスト面の一部だけが軸線から遠ざかる方向に面している」ことは，本願発明における構成要件ではない。したがって，原告の上記主張は，その主張自体失当である。以上のとおり，本願発明と引用発明１が同一のものであるとした審決の判断に誤りはない。
３取消事由３（手続違背）について
原告は，①特許庁が，非線形のスラスト面により締付けトルクを加えて相互係止形態を噛み合い関係で回転したときにレシーバーが広がらないようにするとの本件補正発明の本質的部分である相違点について，拒絶理由通知及び拒絶査定において全く言及していない引用例２に基づいて，容易想到としたのであって，特許法１５９条２項，５０条本文に違反する，②本件補正発明は，本件補正前の請求項２５に記載された発明と実質的に同一のものであるところ，審査官は，前置審査において審判の請求にかかる査定の理由と異なる拒絶理由を発見したのに，拒絶理由通知を行っておらず，特許法１６３条２項，５０条に違反する，と主張する。しかし，特許法５０条ただし書の規定によれば，拒絶査定不服審判における補正発明について，特許法５３条１項の規定による補正却下の決定を行う際には，拒絶理由通知を行う必要はない旨規定されている。また，本件補正前の請求項２５記載の発明は，本件補正後の請求項７に対応するものであって，本件補正発明と同一のものとはいえない。さらに，原告は，平成１８年１２月２８日付け「早期審査に関する事情説明書」（甲７）及び平成２０年８月２０日付け「上申書」（甲１４）において，引用例２について意見を述べている。
これらの事情を考慮すれば，審判手続に，原告主張に係る手続違背があるとはいえず，原告の上記主張は，採用することができない。
４結論
以上のとおり，原告の主張する取消事由には理由がなく，他に本件審決にはこれを取り消すべき違法は認められない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも，理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
八      木      貴美    子
裁判官
知      野              明
（別紙）
図１〔甲３（本願発明）の図４〕
図２〔甲１（引用例１）の図１〕
図３〔甲１（引用例１）の図２〕
図４〔甲１（引用例１）の図３〕
図５〔甲２（引用例２）の図２〕


平成２６年８月２８日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官
平成２５年(ワ)第７８４０号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２６年５月２３日
判決
原告         株式会社RingInternational
訴訟代理人弁護士和田     宏徳
補佐人弁理士中井     信宏
被告         有限会社ワカサ観光物産
訴訟代理人弁護士牧   山   美香
訴訟代理人弁理士佐藤     英昭
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し１００４万円及びこれに対する平成２５年８月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，後記商標権を有する原告が，後記被告各標章の使用が原告の商標権を侵害すると主張して，被告に対し，不法行為（民法７０９条）に基づく損害賠償及びその後日である訴状送達日の翌日から民法所定の年５分による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１前提事実（争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者（弁論の全趣旨）
原告は，食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり，被告は，ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。
(2)原告の商標権（甲１，２）
ア原告は，次の登録商標（以下「原告商標」といい，登録にかかる権利を「原告商標権」という。）の商標権者である。
登録番号   第５１０５８０４号
出願年月日平成１９年６月１１日
登録年月日平成２０年１月１８日
商品及び役務の区分第１４類    第２８類第３０類
指定商品
第１４類キーホルダー
第２８類おもちゃ    人形
第３０類菓子及びパン    プリンゼリー菓子    即席菓子のもと
商標
ｍｅｌｏｎｋｕｍａ（標準文字）
イ原告商標の登録時の権利者は株式会社ＵＭＡＩであったところ，平成２２年１１月２９日受付（受付第０１８２７９号）の特定承継による本権の移転の登録がされ，原告が権利者となっている。
(3)被告による被告各標章の使用（甲３）
被告は，遅くとも平成２２年１２月頃から，別紙被告標章目録記載の標章を，被告が運営するウェブサイト（http://yubariten.com/）のグッズ販売ページ（以下「本件ウェブサイト」という。）において，同目録に記載した商品（以下「被告商品」という。）を示すものとして使用している。
２争点
(1)原告商標と被告各標章の類否
(2)原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3)原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4)原告の被った損害額
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（原告商標と被告各標章の類否）について
（原告の主張）
ア原告商標について
原告商標は，「ｍｅｌｏｎｋｕｍａ」であり，その称呼は「メロンクマ」である。また，「ｍｅｌｏｎ」とはウリ科の果実である「メロン」を意味し，「ｋｕｍａ」は「熊」を意味する。
よって，原告商標は，「メロン」と「熊」とが合わさったものとの観念を有する。
イ被告各標章について
被告各標章は，いずれも「メロン熊」又は「メロンくま」に「ストラップ」，「マグネット」，「ミニタオル」等の商品の種類に関する記述を続けるものであるから，被告各標章の要部はいずれも「メロン熊」又は「メロンくま」の部分である。
そして，「メロン熊」又は「メロンくま」の称呼は，「メロンクマ」であり，「メロン熊」又は「メロンくま」は，「メロン」と「熊」とが合わさったものとの観念を有する。
ウ原告商標と被告各標章の類似
原告商標と，被告各標章は，称呼及び観念において同一であり，類似する。
（被告の主張）
ア被告各標章の要部
被告各標章は，いずれも「メロン熊（くま）」の文字に「ストラップ」，「マグネット」，「ボクサーパンツ」といった商品の普通名称を付加するものであるが，被告各標章は，すべて一連にまとまりよく記してなる外観を有し，「メロン熊（くま）」の部分が特に強調された外観のものではないから，「ストラップ」，「マグネット」，「ボクサーパンツ」等の語の自他商品識別力が希薄であるとしても，「メロン熊（くま）」の部分が直ちに要部になるとはいえない。
イ原告商標から生ずる観念について
原告商標の構成要素のうち「ｍｅｌｏｎ」の部分の辞書的意味は「ウリ科の植物の総称」の意味をもつが，そのような意味にとどまらず，「メロンの果肉，特別配当金，濃いピンク色・黄赤色」などの意味もある。また，「ｋｕｍａ」については，英和辞典にその記載がないため，そこから生じる称呼「クマ」について辞書を参照すると，「奠，隈，曲，阿，熊」などの意味がある。したがって，原告商標からは多様な観念が想起され，「ｋｕｍａ」の部分から「熊」という観念のみが生ずることはない。したがって，観念同一とはいえない。
ウ外観について
原告商標は，９文字のローマ字からなる外観を有するのに対し，被告各標章の「メロン熊」の部分は，片仮名３文字と漢字１文字の合計４文字よりなる外観を有する。このように，被告各標章の要部は，原告商標の半分以下の文字数で構成され，しかもローマ字と日本語文字という明確な差異を有するため，外観において類似しない。
エ称呼について
アに述べた被告各標章の要部からすると，被告各標章の称呼は，「メロンクマストラップ」，「メロンクママグネット」，「メロンクマボクサーパンツ」等となり，称呼上も類似しない。
オまとめ
以上のとおり，原告商標と被告各標章とは，外観・観念・称呼のいずれの点においても非類似であり，更にそれらによって取引者・需要者に与える印象・記憶・連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すれは，取引者・需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれのないものであり，類似しない。
(2)争点(2)（原告商標に係る指定商品と被告商品の類否）について
（原告の主張）
ア類似性の基準


商品の類似性は，商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは，同一の営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがある場合には，これらの商品は類似の商品に当たる。
イ原告商標の指定商品との類似
一般の小売における販売状況をみた場合には，マグネット等にキャラクターを付したような商品はおもちゃとして販売されており，通信販売大手のウェブサイトにおいても，おもちゃのカテゴリでマグネット等が販売されている。このような取引状況からすれば，被告商品は，全て次のとおり原告商標の指定商品と類似するものである。
原告商標の指定商品被告商品
キーホルダーストラップ
おもちゃ，人形マグネット，パンツ，ステッカー，ミニタオル，は
んかち，メモ帳，学習帳，クリアファイル，巾着，
Ｔシャツ，耳かき，ビックマスコット，ソックス，
貯金箱，ミニがま口，ぬいぐるみマスコット，スト
ラップ
菓子とうきびチョコ，グミ
（被告の主張）
ア原告商標の指定商品
原告商標の指定商品は，前提事実(2)ア記載のとおりである。
イ原告商標の指定商品との類否
被告商品の商品及び役務の区分及び原告商標の指定商品との類否について，特許庁商標課編による「類似商品・役務審査基準」によると，類似するものは，ビックマスコット（別紙目録番号１５），とうきびチョコ（同２２）及びグミ（同２３）のみである。
(3)争点(3)（原告商標権の行使が権利濫用に当たるか）について
（被告の主張）
ア商品の出所につき誤認混同を生じるおそれが皆無であること（ア）被告各標章が使用されたキャラクター商品の周知著名性被告は，遅くとも平成２１年８月までに，大きく開いた口にメロン色の肌，短い手足を特徴とする北海道夕張市のご当地キャラクター（以下「本件キャラクター」という。）を創作し，夕張メロンとヒグマが合体したその風貌から「メロン熊」として装飾用マグネットのお土産品を開発し，同年１１月までに１０００個を完売した。
以後，本件キャラクターが，「きもかわいい（気持ち悪いが，どこか可愛い）」，「メロンを突き破って牙をむく不気味な姿」などの印象により記憶されたことにより，強力な顧客吸引力，自他商品識別力を有することとなり，被告各標章が使用されたキャラクター商品は，日本全国に及ぶ周知性，著名性を獲得するに至っている。
（イ）原告商標の不使用
原告は，原告商標を日本国内においてその登録の日（平成２０年１月１８日）から現在まで，一切使用していない（原告は，「平成２３年頃からようやく商品が具体化されるに至った」と主張するから，少なくとも，平成２２年末までは原告商標を使用していなかったことは自認している。）。原告商標が使用された商品が取引に供された事実がない以上，被告商品との関係において，商品の出所に誤認混同をきたすおそれはない。
イ原告の商標権行使が権利濫用であること
上記のとおり，本件キャラクターは，遅くとも平成２２年４月頃には北海道夕張市のご当地キャラクターとして広くメディア等に取り上げられて広告，宣伝されていた。原告は，その周知性が高まるにつれ，原告商標の登録を受けていたことを奇貨として，被告各標章が使用された本件キャラクターの周知性，著名性にフリーライドすべく平成２３年頃に商品化の計画を進めたものである。
このような状況における原告商標権に基づく損害賠償請求権の行使は，権利の濫用に当たる。
（原告の主張）
ア被告の主張に対する認否
被告各標章が使用された本件キャラクター商品が周知性，著名性を獲得していたとの主張及び原告が原告商標を平成２２年末まで使用していなかったとの主張はいずれも否認する。
イ誤認混同のおそれがあること
被告各標章を付したキャラクター商品から，被告である「ワカサ観光物産」を想起することはなく，本件キャラクターそのものを想起するのであるから，結局「メロン熊」として認識され，原告商標との誤認混同が生ずる。
ウ被告の調査義務の懈怠
被告は，被告各標章の使用を始める際に調査をすれば，被告各標章に類似する原告商標の存在が明らかになったはずである。したがって，被告においては，原告商標の存在を踏まえて別の標章を使用するなり，原告との間で使用許諾を得るなどができたのであるから，権利濫用ということはできない。
(4)争点(4)（原告の被った損害額）について
（原告の主張）
ア被告の売上げ
被告は，遅くとも平成２２年１２月頃から，被告商品を販売し，少なくとも，年間５０００万円の売上げを得ており，現在までに，1億２９１７万円の売上げを上げている。
イ相当実施料額（商標法３８条３項）
原告商標の実施料相当額は，商品の小売金額の７パーセントを下らないから，原告の被った損害は９０４万円と推定される。
ウ弁護士費用
原告は，本訴の提起追行を弁護士に委任し，その結果少なくとも１００万円の損害を被った。
エまとめ
よって，原告は，被告に対し，不法行為（民法７０９条）に基づき，原告の被った損害の賠償及び不法行為の後日である訴状送達日の翌日からの遅延損害金の支払を求める。
（被告の主張）
原告の主張を争う。
第３当裁判所の判断
１後掲各証拠及び弁論の全趣旨に前提事実を総合すると，原告商標及び被告各標章の使用に関し，次の事実を認めることができる。
(1)被告各標章の由来等
ア被告代表者は，北海道夕張市内の観光物産店「北海道物産センター」の店長であったところ，平成１９年頃に「花豆プリン」，平成２１年頃には「石炭シュークリーム」，「ユウバリなまらキャラメル」など，地元の農産物や観光資源を活用した商品を開発し，需要者の好評を得ていたほか，東京などの百貨店にも，夕張市産の商品にちなんだ物産展を出店して，それらの認知度を高める活動をしていた（乙７４～７８）。


イ平成２１年９月頃，被告代表者は，知人のメロン農家が熊（ヒグマ）の食害に困っているとの話から，メロンを食べ過ぎた熊の様子を想定した「メロン熊」という名称の，ヒグマが夕張市特産のメロンに顔を突っ込んだデザインで，牙を剥き出しにした本件キャラクターを着想し，これをかたどった商品（マグネット）を土産物として販売した。この商品は，「きもかわいい」（気持ち悪いと可愛いの合成語）商品として，約２か月で１０００個が売り切れる人気商品となり，平成２２年４月頃には，マグネット以外にも，同キャラクターを使用したストラップやパズル，Ｔシャツなどの商品も販売（インターネット販売を含む。）するようになった（乙６～１２，７９～８３）。ウ平成２２年９月までに，「メロン熊」の名称の本件キャラクターは，その着ぐるみがイベントに参加し，本件キャラクターを使用した商品が，全国展開のクレーンゲーム機の景品に採用され，また，第６回日本おみやげものアカデミーグランプリ「旅先でお土産として買ってみたい賞・非食品の部」の第１位となるなどした結果，同年末までには，全国的に周知，著名となり，顧客吸引力を獲得するに至った（乙１４～２１，８８～９４）。とりわけ，本件キャラクターは，子供が泣き出すほどリアルに熊をかたどった，かわいくないことを特徴としており，他の同種のキャラクターとの差別化に成功し，認知度を上げていた（乙１２８）。
エその後も，被告代表者は，全国のいわゆる「ご当地キャラ」，「ゆるキャラ」に関する行事や，全国各地の百貨店で開催される北海道物産展等に本件キャラクターを参加させ，観光ガイドブックその他の媒体に本件キャラクターを登場させるなどして，本件キャラクターを，夕張市ないし北海道を代表するキャラクターとして，周知性，著名性を維持するべく活動している（乙２２～７２，９５～２１７（欠番を除く））。
オなお，被告は，指定商品を第９類（携帯電話機用ストラップ）として，標準文字「メロン熊」からなる商標の商標権（登録番号５３６０８８４号）を，平成２２年１０月１５日取得している（弁論の全趣旨）。
(2)被告各標章の使用態様（甲３）
ア本件ウェブサイトは，ドメイン名に「yubariten.com」（ユウバリテン・ドットコム）を使用し，サイドメニューと，メインページにフレーム分割され，メインページには，冒頭に「メロン熊グッズ増殖中」との文言が，ロゴ調の字で記載され，本件キャラクター及びそれを使用した商品群の画像を組み合わせた，フレーム幅一杯の画像が掲載されている。また，被告のいわゆるホームページ（トップページ）は別途存在し，本件ウェブサイト自体は通信販売用のページである。
イメインページの上記アの画像の下には，商品一覧として，６６件の商品が商品写真によって掲示され，その写真の説明として，小さく，標準文字で構成される被告各標章が，（ものによっては，更に商品を説明する文言が付加された上）各商品に付されている。
ウサイドメニューには，冒頭に「YUBARI   LIMITEDEDITION   メロン熊生息地：夕張」との表示，その下に「メロン熊日記」へのリンクとその画像，フェイスブックへのリンク，商品紹介（メロン熊グッズ，夕張メロン，じゃがポックル）のページへの各リンク，新着商品の紹介（内容は，メインページの各商品）が配されている。
(3)原告商標に関する経緯等
ア株式会社ＵＭＡＩは，平成１８年６月２日設立された広告代理業等を目的とする株式会社であり，その代表者はＰ１であった（甲２４）。原告商標は，同社によって，平成１９年６月１１日出願され，平成２０年１月１８日に登録された。
イ原告は，平成２２年１０月２８日に設立された食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり，その代表者は，Ｐ２（株式会社ＵＭＡＩの代表者と同一人物）であった（甲２５）。原告は，平成２２年１１月２９日，株式会社ＵＭＡＩから，原告商標権の移転を受けた（甲１）。
ウ被告は，平成２４年８月３１日，原告商標の取消審判を申し立てた（取消２０１２－３００６９４，甲６）。
原告は，同審判手続において，平成２３年１２月１０日に株式会社PupuBerryに対し，原告商標権について通常実施権の許諾をした上，同社において「Ｍｅｌｏｎｋｕｍａ手焼きクッキー」などの商品を取引していた，あるいは，メロンクマぬいぐるみの商品をサンプル出荷した等と主張していた（甲７，９，１１～２３）。
エ原告は，平成２５年７月３１日，本件訴訟を当裁判所に提起した。
(4)原告商標の商標登録取消審決（乙２１８）
特許庁審判官は，平成２６年４月２２日，原告商標の商標登録を取り消す旨の審判をし，その理由として，前記(3)ウの審判の登録（平成２４年９月２６日）前３年以内に，日本国内において，原告商標の指定商品中のクッキーについて，原告提出の証拠によっては，原告主張の「Ｍｅｌｏｎｋｕｍａ手焼きクッキー」なる商品そのものが流通段階で存在していたことすら確認できず，原告商標ないしこれと社会通念上同一と認められる商標の使用をしたものと認めることが出来ず，ぬいぐるみやパンについては，その使用の事実を裏付ける証拠の提出はないと判断した。
２検討
(1)原告商標と被告各標章との類否
被告各標章は，いずれも「メロン熊」又は「メロンくま」に商品の種類に関する記述を続けるものであり，その要部は「メロン熊」又は「メロンくま」であるといえる。
以下，被告各標章のうち「メロン熊」又は「メロンくま」と原告商標を対比する。
原告商標は，９文字のローマ字からなる外観を有するのに対し，被告各標章の「メロン熊」の部分は，片仮名３文字と漢字１文字の合計４文字よりなる外観を，被告各標章の「メロンくま」の部分は，片仮名３文字と平仮名２文字の合計５文字よりなる外観を有し，両者は外観において類似しない。原告商標も被告各標章も称呼は同じ「メロンクマ」である。観念について検討するに，原告商標は，ローマ字（小文字）で「ｍｅｌｏｎｋｕｍａ」と一連一体に表記されるため，この表記に接した者は，そのような外国語の単語があるのではないかと考えるが，これに適応する単語がないため，直ちには特定の観念を生じない。もっとも，そのまま発音することにより，果物のメロンと動物の熊という２つの観念が想起される。しかし，本件キャラクターが出現するまでに，被告以外の第三者が，果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を，具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はなく，原告商標のみからは，メロンと熊を結合させた，ひとつのものとしての観念を想起させることはないといえる。


被告各標章のうち「メロン熊」又は「メロンくま」については，「メロン」と「熊」（「くま」）が片仮名と漢字（平仮名）で書き分けられているため，直ちに果物のメロンと動物の熊という２つの観念を想起することができ，さらに，前記１(1)から，メロンの中に顔を突っ込んだ，メロンと熊がひとつに結合された本件キャラクターを観念することができる。
以上によると，原告商標と被告各標章のうち「メロン熊」又は「メロンくま」の部分は，称呼においてのみ類似している。
(2)原告商標の指定商品と被告商品の類否
被告商品のうち，少なくとも，マグネット，ビックマスコット，ぬいぐるみマスコットは，原告商標の指定商品であるおもちゃ，人形と同一，あるいはこれに類似するといえる。
(3)誤認混同のおそれ
原告商標と被告各標章のうち「メロン熊」又は「メロンくま」の部分が称呼において類似しているとしても，次に述べるとおり，需要者が誤認混同するおそれは極めて低い。
ア被告各標章の自他識別能力等
上記１の認定によると，本件キャラクターは，被告代表者が考案したものであって，北海道夕張市を代表するものとして，遅くとも平成２２年末頃には，そのキャラクター誕生にまつわるエピソードも含め，全国的に周知性，著名性を獲得したものと認められ，かつ，そのキャラクターが人気を博したことから，強い顧客吸引力を得たものと認められる。そして，その周知性，著名性や顧客吸引力は，被告代表者の努力により，現在においても維持発展されていることも認められる。
これに伴い，片仮名の「メロン」と漢字の「熊」（平仮名の「くま」）を組み合わせてなる「メロン熊」（「メロンくま」）との標章（語句）も，本件キャラクターを指し示すものとして周知性，著名性を獲得し，したがって，本件キャラクター及びゴチック体調の「メロン熊」の標章（被告各標章に共通する部分となる標章）は，被告の扱う商品について高い自他識別能力を獲得したものというべきである。
イ被告各標章の使用態様
また，上記１(2)にみたとおり，本件ウェブサイトにおいても，被告各標章が，本件キャラクターとともに使用され，かつ，北海道夕張市に由来することを示す各種語句とともに使用されており，他人の商品役務との誤認混同が生じることのないような措置がされていると評価できる。
ウ原告商標の自他識別能力
他方，原告商標の出願は，平成１９年６月にされてはいるが，その後，原告商標の商標権者及び通常実施権者はもちろん，被告以外の第三者が，上記標章の著名性の獲得に至るまでに，果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を，具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はなく，また，現在までに，被告以外にそのような存在を使用した商品が流通したことを認めるに足りる証拠もない。実際，原告商標については，特許庁において，不使用を理由とする取消審判がされている。
そうすると，原告商標から，「メロン」と「熊」がひとつに結合したものを観念することができたとしても，むしろ本件キャラクターを想起させてしまうことになる。
エまとめ
以上によると，原告商標と被告各標章は，称呼こそ類似するが，需要者たる一般消費者において，その出所を誤認混同するおそれは極めて低いというべきである。
(4)原告の権利行使が権利濫用であること
以上述べたところからすると，もともと被告各標章には特段の自他識別能力がある一方，原告商標は，登録後，少なくとも，流通におかれた商品に使用されてはおらず，原告商標自体，原告の信用を化体するものでもなく，何らの顧客誘因力も有しているともいえない。そして，原告商標と被告各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い。それにもかかわらず，原告は，原告商標権に基づき損害賠償請求をするものであるが，このような行為は，本件キャラクターが周知性，著名性を獲得し，強い顧客吸引力を得たことを奇貨として，本件の権利行使をするものというべきである。
また，前記１で認定した原告商標の登録取消審決に至る経過をみると，本件訴訟の提起自体が，上記審判に対する対抗手段として行われた疑いが強いというべきである。
以上によると，原告商標と被告各標章が誤認混同のおそれがあるとしても，原告による権利行使は，商標法上の権利を濫用するものとして，許されないというべきである。
３結論
以上の次第で，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求は理由がないから，これを棄却する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長   裁判官
山    田          陽    三
裁判官
松    阿    彌              隆
裁判官
林           啓    治    郎
（別紙）
被告標   章目録
番号標章    対象商品
１メロン熊ストラップ    メロン熊ストラップ＜グリーン＞
メロン熊ストラップ＜オレンジ＞
メロン熊ストラップ＜ピンク＞
メロン熊ストラップ＜ブルー＞
メロン熊ストラップ＜ブラック＞
２メロン熊    くたくたストラップメロン熊    くたくたストラップ
３メロン熊マグネット    メロン熊マグネット
メロン熊マグネット<カワイイバージョン
ガオー>
メロン熊マグネット<鮭バージョン>
メロン熊マグネット<とうきびバージョン
>４メロン熊    顔マグネットメロン熊    顔マグネット５メロン熊    ボクサーパンツメロン熊    ボクサーパンツ01    ピンクメロン   熊   ボクサ   ーパン   ツ   02   イエ
ロー
６メロン熊    ショッキングステッカーメロン熊    ショッキングステッカー７メロン熊    ジューシーステッカーメロン熊    ジューシーステッカー８メロン熊    ミニタオルメロン熊    ミニタオル<とうきび>
メロン熊ミニタオル<鮭>
メロン熊ミニタオル<黄色いハンカチ>
９メロン熊    メモ帳黄色いハンカチ    メロン熊メモ帳    黄色いハンカチ(リア
ル)
メロン熊メモ帳    黄色いハンカチ（カワ
イイ）
10メロン熊    学習帳メロン熊    学習帳闇の巨獣
メロン熊学習帳    ハニーフラッシュ
11メロン熊    クリアファイルメロン熊    クリアファイル危険な都会
メロン熊クリアファイル    闇の巨獣
メロン熊クリアファイル    鮭バージョ
ン２
メロン   熊   クリア   ファイ   ル   ハニー   フ
ラッシュ
12メロン熊    巾着メロン熊    巾着
13メロン熊Ｔシャツ    メロン熊Ｔシャツ（ブラック×グリーン）
14メロン熊    耳かきメロン熊    耳かき
メロン熊耳かき（捕獲バージョン）
メロン熊耳かき（とうもろこしバージョ
ン）
メロン熊耳かき（鮭バージョン）
15メロン熊    ビックマスコットメロン熊    ビックマスコット16メロン熊    ソックスメロン熊    ソックス（ブルー）
メロン熊ソックス（ピンク）
17メロン熊    貯金箱メロン熊    貯金箱（鮭バージョン）18メロン熊    勝負パンツメロン熊    勝負パンツ19メロン熊    ミニがま口メロン熊    ミニがま口20メロン熊    ぬいぐるみマスコットメロン熊    ぬいぐるみマスコット【スト
ラップ】
21メロンくまじゅうちょう    メロンくまじゅうちょう<きいろぴはんか
ちばーじょん>
メロンくまじゅうちょう<きゃけばーじょ
ん>
22メロン熊のとうきびチョコ    メロン熊のとうきびチョコ１０本入
23メロン熊    グミメロン熊    グミ


平成２５年６月２８日判決言渡
平成２５年(行コ)第２１号定期検査終了証交付差止請求控訴事件
主              文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２経済産業大臣が平成２４年８月３日付けでＡ株式会社に対してしたＡ株式会社Ｂ発電所第３号機に関する定期検査終了証の交付を取り消す。３経済産業大臣が平成２４年８月１６日付けでＡ株式会社に対してしたＡ株式会社Ｂ発電所第４号機に関する定期検査終了証の交付を取り消す。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，滋賀県，京都府及び大阪府に居住する控訴人ら及び原審相原告９名が，電気事業法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの。以下「法」という。）５４条所定の定期検査を実施していたＡ株式会社Ｂ発電所（以下「Ｂ発電所」という。）第３号機及び第４号機につき，電気事業法施行規則（平成２４年   経済産   業省令   第６８   号によ   る改正   前のも   の。以   下「施   行規則   」という。）   ９３条   の３に   基づく   経済産   業大臣   からＡ   株式会   社（以   下「Ａ   」という。）への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たり，違法であると主張して，被控訴人に対し，本件各交付の取消しを求めた事案である。なお，本件訴訟提起時の訴えは，上記定期検査終了証の各交付の差止めを求めるものであったが，原審係属中の平成２４年８月３日にＢ発電所第３号機につき，同月１６日にＢ発電所第４号機につき，それぞれ定期検査終了証の交付がされた（以下，これらの交付行為を併せて「本件各交付」という。）ため，上記差止めを求める訴えは本件各交付の取消しを求める訴えに変更された。原審は，定期検査終了証の交付行為（本件各交付）は行政事件訴訟法３条２項にいう処分には当たらないから，本件訴えは訴訟要件を欠く不適法なものであるとして却下した。
これに対し，控訴人らが原判決を不服として控訴した。
２法令の定め，前提事実及び当事者の主張
これらの点については，下記３のとおり原判決を補正し，下記４のとおり控訴人らの当審における補充主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第２の１ないし３のとおりであるから，これを引用する。
３原判決の補正
(1)４頁１５行目の「滋賀県，京都府及び大阪府」を「滋賀県及び大阪府」に改める。
(2)９頁２５行目の「技術基準省令」を「経済産業省令が定める技術基準」に改める。
４控訴人らの当審における補充主張
(1)法律及び最高裁判例の趣旨に反すること
Ｃ原子力発電所の原子炉設置許可処分の取消訴訟に関する最高裁昭和６０年(行ツ)第１３３号平成４年１０月２９日第一小法廷判決・民集４６巻７号１１７４頁は，原子炉設置許可段階で処分庁が審査すべき問題，裁判所が司法審査できる範囲を基本設計に限定する判断を示したところ，上記判例の趣旨に従えば，原子炉設置許可がされた後の段階に行われる各種の行政規制，すなわち，変更の許可，設計及び工事方法の認可，使用前検査，保安規定の認可，定期検査，原子炉の解体の届出等に対し，原子炉設置許可を巡る紛争とは別個に裁判所の司法審査の機会が認められなければならない。そして，原子炉等規制法１条及び法１条の目的，すなわち，災害の防止及び公共の安全を図るためには，原子炉設置許可の段階で厳格な審査がされることが肝要であるが，原子炉施設は長年の運転によって腐食，ひび割れ等の様々な老朽化現象が発生し，事故発生の危険が高まることに鑑みると，原子力発電所の運転開始後の定期検査において，その安全性が厳格に審査されることの重要性は，原子炉設置許可処分が適正にされることの重要性に勝るとも劣らないものである。そうだとすると，原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する周辺住民（最高裁平成元年(行ツ)第１３０号同４年９月２２日第三小法廷判決・民集４６巻６号５７１頁）は，定期検査において，経済産業大臣による技術基準に適合しないものではないとの判断が適法にされたか否かについても，不服申立ての機会が与えられるべきであって，これが法律及び最高裁判例の趣旨であるというべきである。したがって，定期検査終了証の交付が行政事件訴訟法３条２項にいう処分に当たらないと解することは，法律及び最高裁判例の趣旨に反することは明らかである。
(2)定期検査終了証の交付は申請に対する応答処分であることア施行規則９３条１項は，「定期検査を受けようとする者は，（中略）定期検査申請書を希望する検査開始日の１月前までに提出しなければならない。」と規定している。
行政手続法２条３号は，「申請」を「法令に基づき，行政庁の許可，認可，免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分（中略）を求める行為であって，当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」と定義しており，同法及び行政事件訴訟法において，「申請」なる概念は「処分」以外の行為については用いられておらず，個別法令において，「処分」以外の行為について「申請」なる概念を用いた例もない。そうだとすると，法文が「申請」なる概念を用いている場合には，特段の事情のない限り，その応答が行政処分である場合の「申請」を意味すると解すべきである。
イ上記のとおり，「申請」とは自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であるから，申請するか否かが申請者の自由意思に委ねられていることを要すると解されるが，定期検査が必要なのは，設置者があくまで当該特定重要電気工作物を将来にわたって運転しようとする場合であって，その必要がなければ法５４条１項ただし書，施行規則９２条により定期検査時期変更の承認を受けて定期検査を受けないことができるのであるから，定期検査の申請をするか否かは，手続的な制約はあるものの設置者の自由意思に委ねられているというべきであり，定期検査の申請を「申請」と解することの妨げとなるものではない。


ウ経済産業大臣は，申請に対する処分について「審査基準を定めるものとする」とした行政手続法５条１項に従って本件審査基準（乙１０）を定めているところ，本件審査基準は，法５４条１項による定期検査に係る審査基準について，「法第３９条第１項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでない等当該電気工作物の安全性が確保されていると認められていること」としており，経済産業大臣は，定期検査の申請に対する応答は行政処分であると解した上で上記審査基準を定めている。エ定期検査の申請に対する応答として法令上定められているのは，定期検査終了証の交付のみであり，技術基準に適合しないことが確認された場合に経済産業大臣がどのような措置を執るかについての直接の定めはない。法令がこの直接の定めを置かなかった趣旨に鑑みれば，法令は，その場合，経済産業大臣の設置者に対する行政指導や技術基準適合命令（法４０条）の発出等の手段によって技術基準不適合状態を是正，解消させた上，定期検査終了証を交付して定期検査を終了することを想定していると解される。一般に，「申請」に対しては行政庁が「諾否」の応答をすることが予定されている（行政手続法２条３号）のに対し，特定重要電気工作物の定期検査の   申請に   ついて   は，上   記のと   おり「   諾」の   応答の   みが規   定され   ，「否」の応答をすることは規定されていない。しかし，これは法令の不備，欠缺であり，経済産業大臣が設置者に対して行政指導をし，あるいは技術基準適合命令を発出したにもかかわらず技術基準不適合状態が是正，解消されない場合には，定期検査申請を不合格とし，定期検査終了証の不交付の通知をせざるを得ないのであり（なお，建築基準法における建築物の完了検査申請に対し，不適合であると判断された場合には，法令上の規定はないが，実務上は不適合通知をすべきものと解されている。），法令上，定期検査の申請に対する応答として「諾」のみが定められていることは，定期検査の申請が行政手続法２条３号の「申請」であると解することの妨げとはならない。
オ定期検査の申請が行政手続法２条３号の「申請」といえるためには，定期検査終了証の交付が特定重要電気工作物の設置者に何らかの利益を付与する処分でなければならないところ，定期検査終了証不交付通知による申請拒否処分がされれば，当該特定重要電気工作物について，その後の運転は許されない。調整運転中であれば，設置者に調整運転を停止する義務が生じると解される。逆に，定期検査終了証の交付を受けることができれば，その時点において当該特定重要電気工作物について技術基準に適合しないものではないとの公権的判断がされたことになり，当該特定重要電気工作物は，引き続き営業運転に移行することができる。調整運転と営業運転は，法的位置付けが異なるところ，営業運転への移行は設置者にとって利益である。しかも，今後１３か月間，定期検査を受けることなく，事故やトラブルのない限り，原子炉を停止させることなく営業運転を続けることができるという利益を得るのであるから，定期検査終了証の交付は，設置者にとって何らかの利益を付与する処分に当たる。
(3)調整運転と営業運転ないし商業運転の違い
調整運転と営業運転ないし商業運転は，法令上の根拠を有する概念ではなく，これらの間で法的効果において何らかの差異があるわけではないというが，市民の常識的感覚に照らせば，原子力発電所の定期検査は，自動車における車検に相当するものであり，原子力発電所が定期検査に合格して定期検査終了証の交付を受けることは，自動車が車検に合格することと同義である。営業運転は，車検の合格した後の運転なのであり，経済産業大臣によって適法に当該原子炉が定期検査に合格したとの判断がされることにより，原子力発電所の周辺住民は，些かの心の平安を抱くことができる。この判断が適法になされたか否かは，周辺住民の生命，身体，財産を守るために真に重要なことであって，この判断の適否に対して周辺住民が不服申立てをすることができないと解することは，到底受け入れることができない。
第３当裁判所の判断
１判断の要旨
当裁判所も，本件各交付は行政事件訴訟法３条２項所定の処分には当たらず，本件訴えは訴訟要件を欠くものとして不適法であると判断する。その理由は，下記２のとおり控訴人らの当審における補充主張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３の１ないし３のとおりであるから，これを引用する。
２控訴人らの当審における補充主張に対する判断
(1)法律及び最高裁判例の趣旨に反することについて控訴人らは，前記第２の４(1)のとおり，定期検査終了証の交付行為につき行訴法３条２項の処分性を認めないことは，法律及び最高裁判例の趣旨に反する旨主張する。
しかしながら，控訴人らが引用するＣ原子力発電所の原子炉設置許可処分の取消訴訟に関する平成４年最高裁判決は，原子炉等規制法による原子炉施設の安全審査の構造が段階的安全規制を採用しており，原子炉設置許可処分における安全審査においては，基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる事項のみがその対象とされることを明らかにしたものであって，後続の手続のうち，いかなる範囲について周辺住民がこれに不服申立てをする機会が与えられているかに関して判示したものではなく，定期検査終了証の交付行為について何らかの判断を示したものでもないことは判文から明らかである。


また，控訴人らは，原子炉施設の長年の運転により様々な老朽化現象が発生し，事故発生の危険が高まることを指摘して，周辺住民に定期検査終了証の交付行為の適法性についての不服申立てを認めることの必要性を強調するが，上記交付行為に行訴法３条２項所定の処分性が認められるか否かは，根拠法規等の仕組みに照らして，当該行為に国民の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼす法的効果が付与されているかどうか（前記１の引用に係る原判決「事実及び理由」第３の１で引用した最高裁昭和３９年１０月２９日第一小法廷判決参照）によって決せられるべきものである。以上によれば，定期検査終了証の交付行為が行訴法３条２項の処分に当たらないと解することが法律及び最高裁判例の趣旨に反することになるとはいえないところであり，控訴人らの上記主張は採用することができない。(2)定期検査終了証の交付は申請に対する応答処分であることについて控訴人らは，前記第２の４(2)アないしオのとおり，定期検査終了証の交付は，行政手続法２条３号にいう「申請」に対する応答行為であって，行訴法３条２項の処分性が認められるべきである旨主張する。ア前記第２の４(2)アの点についてみるに，前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の３(5)で説示しているとおり，定期検査申請書の提出に関する施行規則９３条１項は，もともと特定重要電気工作物の設置者は定期検査を受けるべき義務を負っている（法５４条１項）ことを前提に，経済産業大臣に対して定期検査という事実行為の実施を促すことを定めた規定であると解され，定期検査終了証の交付を受けることによって設置者の負う義務が免除される関係にはないのであるから，施行規則９３条１項の規定をもって定期検査を受けることについての申請権を認めたものと解することはできない。加えて，法及び施行規則は，定期検査の実施後の措置に関し，施行規則９３条の３で定期検査終了証を交付することを定めるにとどまり，定期検査の結果，経済産業大臣が技術基準に適合していないと判断した場合の不服申立ての手続等を何ら定めていないことに照らすと，特定重要電気工作物の設置者に対し，定期検査を申請して適法な手続で判断を受けられる権利ないし法的地位を保障したものと解することもできない。
したがって，施行規則９３条１項に「申請」という用語が用いられているからといって，行政手続法２条３項の「申請」と同義と解することはできず，控訴人らの上記主張は採用することができない。イ前記第２の４(2)イの点についてみるに，前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の２のとおり，特定重要電気工作物の設置者には技術基準適合維持義務が課され（法３９条），これを担保するために定期検査を受ける義務を負わせ（法５４条１項），かかる定期検査を受けるという事実行為を促すための定期検査申請書の提出義務（規則９３条１項）を負わせ，定期検査を受ける義務を罰則により担保している（法１１７条の２第３項）のであり，上記設置者による定期検査申請書の提出は，上記設置者が負担する上記義務の履行にすぎず，定期検査を受けるかどうかを上記設置者の自由な意思に委ねているものと解することはできない。したがって，控訴人らの上記主張も採用することができない。ウ前記第２の４(2)ウの点についてみるに，前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の３(7)で説示しているとおり，なるほど，本件審査基準の記載内容に照らすと，経済産業大臣は，定期検査の申請に対する応答は行政処分であるとの見解を採っているとみられなくもないが，前記(1)で説示したとおり，行政庁の行為が行訴法３条２項所定の処分性を有するか否かは，その根拠となる実定行政法規等の仕組みに照らして，当該行為に国民の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼす法的効果が付与されているかどうかという当該実定行政法規等の解釈問題であるから，本件審査基準等の記載をもって定期検査終了証の交付行為の処分性が認められることにはならないというべきである。
したがって，控訴人らの上記主張も採用することができない。エ前記第２の４(2)エの点についてみるに，前記アで説示したとおり，法及び施行規則は，定期検査の実施後の措置に関し，施行規則９３条の３で定期検査終了証を交付することを定めるにとどまり，定期検査の結果，経済産業大臣が技術基準に適合していないと判断した場合の不服申立ての手続等を何ら定めていないことに照らすと，特定重要電気工作物の設置者に対し，定期検査を申請して適法な手続で判断を受けられる権利ないし法的地位を保障したものと解することはできないのであり，法及び施行規則上，経済産業大臣が技術基準に適合しないと判断した場合に定期検査申請を不合格とし定期検査終了証の不交付の通知をせざるを得ないなどと解することはできない。
控訴人らが主張する建築基準法における建築物の完了検査申請に対し，不適合であると判断された場合には，法令上の規定はないものの実務上は不適合通知をすべきものと解されているとの点は，建築基準法上，建築物の完了検査に関する検査済証については，検査済証の交付を受けるまでの当該建築物の使用制限に関する規定が設けられている（同法７条の６第１項）のに対し，特定重要電気工作物の定期検査終了証については，法及び施行規則上，当該特定重要電気工作物の使用制限に関する規定が何ら設けられていないなど，建築基準法と法及び施行規則とでは，そもそも規定の仕方自体が異なっており，建築物の完了検査申請に対する実務上の不適合通知は，建築基準法の規定等を踏まえた解釈運用であると解されるから，かかる建築基準法上の解釈運用がそのまま特定重要電気工作物の定期検査の場合に妥当するものでないことは明らかである。
したがって，控訴人らの上記主張も採用することができない。オ前記第２の４(2)オの点についてみるに，前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の３(4)で説示しているとおり，特定重要電気工作物の設置者は，技術基準適合維持義務を負い（法３９条），経済産業大臣による定期検査を受けるべき義務を負う（法５４条１項）ところ，定期検査において技術基準に適合しないものでないことが確認されて検査が終了した場合には定期検査終了証の交付がされる（施行規則９３条の３）ものの，その交付を受けたことにより技術基準適合維持義務や次回の定期検査を受けるべき義務が免除されるものではなく，経済産業大臣は，定期検査の終了後次回の定期検査が実施されるまでの間であっても技術基準適合命令を発することを妨げられないのであるから，技術基準適合維持義務及び定期検査を受けるべき義務との関係において定期検査終了証の交付に法的効果が付与されていると解することはできず，上記交付が設置者にとって利益を付与する処分に当たると解することはできない。


平成２７年４月２４日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１４８４９号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２７年３月１８日
判          決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用（補助参加によって生じた費用を含む。）は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２５年６月１９日から支払済みまで，年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１争いのない事実等（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者等
ア原告
原告は，金型の設計，製造及び販売，自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を業とする株式会社である。Ａⅰ（以下「原告代表者」という。）は，原告の代表者である。
イ被告
被告は，パーソナル・コンピュータ，コンピュータ関連機器のハードウェア及びソフトウェア，並びにマイクロ・コンピュータを基礎とするパーソナル・コンピュータシステム及びコンピュータに関連する付属機器の販売等を業とする合同会社である。
ウ被告補助参加人
被告補助参加人は，ダイオード，トランジスタ及びこれらに類似する半導体の製造等を業とする大韓民国の法人である（以下，被告と被告補助参加人を併せて，「被告ら」という。）。
Ｂⅰ（以下「Ｂⅰ」という。）及びＣⅰ（以下「Ｃⅰ」という。）は，平成７年から平成８年当時，被告補助参加人にて技術者として勤務していた。
(2)原告の特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。）を有している。
発明の名称    液晶表示装置
特許番   号   第３４８６８５９号
出願日    平成８年６月１４日（特願平８－２１４８９６。以下「本件出願日」といい，上記特願による出願を「本件出願」という。）
発明    者   原告代表者（ただし，特許公報の記載によるもの。）
登録日    平成１５年１０月３１日
本件特許の特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は５であるが，そのうち請求項１の記載は，別紙特許公報（甲２）の特許請求の範囲【請求項１】記載のとおりである（以下，この発明を「本件発明」という。）。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。
Ａ基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線との各交差部に形成された薄膜トランジスタと前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と，Ｂ前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と，Ｃ前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層と
Ｄからなる横電界方式液晶表示装置において，
Ｅ前記走査線信号配線と前記映像信号配線と前記液晶駆動電極と前記共通電極とがそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されて
おり，
Ｆかつ共通電極がアクティブマトリックス基板のパッシベージョン層の
上に形成され，配向膜と直接接触しており，
Ｇかつ映像信号配線の両側に映像信号配線とオーバーラップするように
共通電極が配置され，
Ｈかつ各画素の共通電極は映像信号配線の上層で互いに連結されている
Ｉことを特徴とする横電界方式液晶表示装置
(4)被告の行為
ア被告は，別紙１被告製品目録記載の各製品（以下「被告各製品」という。ただし，被告補助参加人が製造した液晶モジュールを搭載した製品に限る。）を輸入・販売している。
イ原告は，被告各製品の構成について，別紙２「被告各製品の構成」のとおりであると主張する。
そのうち，構成①，②，③及び⑥については，当事者間に争いがない。(5)被告各製品における本件発明の構成要件充足性被告各製品は，本件発明の構成要件ＡないしＤ，Ｇ及びＨを充足する。
(6)本件発明に先立つ公知技術
本件発明に先立つ公知技術が記載された刊行物として，以下の文献が存在する。
ア特開平７－３６０５８号公報（公開日平成７年２月７日。乙１４。以下「乙１４公報」といい，同公報に係る発明を「乙１４発明」という。）イ特開平２－１４９８２４号公報（公開日平成２年６月８日。乙１５。以下「乙１５公報」という。）
ウ特開平５－２１９０号公報（公開日平成５年１月８日。乙１６。以下「乙１６公報」という。）
エ特開平７－４３７４４号公報（公開日平成７年２月１４日。乙１７。以下「乙１７公報」という。）
２本件は，発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権（本件特許権）を有する原告が，被告各製品は本件発明の技術的範囲に属しており，被告による被告各製品の輸入・販売が本件特許権の侵害に当たると主張して，民法７０９条に基づき，不法行為による損害賠償請求として１億円及びこれに対する平成２５年６月１９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
３争点
(1)原告は本件特許権の特許権者か
(2)被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか
ア構成要件Ｅの充足性
イ構成要件Ｆの充足性
ウ構成要件Ｉの充足性
(3)本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものかア本件出願は冒認出願に当たるか（特許法１２３条１項６号）イ乙１４公報を主引例とする進歩性欠如（同法２９条２項）
(4)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（原告は本件特許権の特許権者か）について
〔原告の主張〕


(1)原告は，本件特許の特許権者である。すなわち，後記５〔原告の主張〕のとおり，本件発明は原告代表者による単独発明であり，原告は，原告代表者から，本件発明に係る特許を受ける権利の譲渡を受けて出願し，本件特許権の設定登録を受けたものである。
(2)これに対して被告らは，本件発明が原告代表者による単独発明であることを否認するが，本件明細書等には，原告代表者が「発明者」として記載されており，原告代表者が本件発明の発明者であると事実上推定されるところ，被告らは上記推定を覆すに足りる立証をしていないから，被告らの主張は理由がない。
(3)被告らは，原告及びＢⅰと被告補助参加人間の平成１６年（２００４年）４月付け合意書（乙４。以下「本件合意書」という。）により，原告が無償で被告補助参加人に本件特許権を譲渡した（以下「本件合意」という。）と主張して，この事実をもって原告代表者が本件発明の発明者であることを否定する。しかし，被告らの主張は事実を誤るものである。本件合意書（乙４）には原告とＢⅰの署名があるが，原告とＢⅰが署名したのは，被告補助参加人の担当者であるＤⅰ（以下「Ｄⅰ」という。）から，署名すれば，当時米国で係属していた訴訟を何とかしてやると説明を受けたからにすぎない。原告と被告補助参加人の双方において，本件合意を成立させる意思を有していなかった以上，本件合意が契約として成立したと解する余地はない。
また，原告代表者は，本件合意書につき，協議段階で，被告補助参加人に対し，その第３条（「Ｂⅰと大林精工は，第２項[表]記載の特許（注：本件特許を含む。）に関し，本合意以前に行った実施権設定，譲渡又は担保の設定は，全て無効であることを確認する。」）を受け入れることができないとの条件を明示した上で，署名を付した本件合意書の７及び８頁のみを被告補助参加人に送付しており，本件合意を内容とする被告補助参加人の申込みを拒絶していた。その後も協議が重ねられ，被告補助参加人から新たな合意案の申込みがあったが，原告代表者らはこれを拒絶していたのであるから，本件合意が締結されたということはできない。
この点，平成１７年（２００５年）１０月１１日，Ｄⅰが「代表取締役」欄に署名して本件合意書を原告に送付してきたが，その時点では既に原告代表者が本件合意書の署名部分を送付してから約１年半が経過していたから，仮に上記送付を原告代表者らの申込みとみたとしても，その効力は既に失われていた。また，Ｄⅰは被告補助参加人の単なる従業員にすぎないから，本件合意書は代表権限のある者により署名されたものではない。
以上のとおりであるから，本件合意が成立したと解する余地はないから，被告らの上記主張は，前提を欠き失当である。
〔被告らの主張〕
(1)原告が本件特許の特許権者であることは否認ないし争う。そもそも，原告が特許権者であることに争いのある事案においては，原告が，特許取得原因事実として，特許を受ける権利を有して特許出願を行い，登録を受けたことを主張立証する必要があると解すべきであるところ，後記５〔被告らの主張〕のとおり，本件特許公報（甲２）に「発明者」として記載された原告代表者は本件発明の発明者ではなく，本件発明の構成要件Ｅ，Ｆ及びＨに係る構成は，これを着想したのはＢⅰであり，また，本件発明の構成要件Ｇに係る構成は，これを着想したのはＣⅰであり，仮にそうでなくとも，Ｃⅰ及びＢⅰの着想によるものであって，原告代表者が着想したものではない。
そして，Ｂⅰ（若しくはＢⅰ及びＣⅰ）は，本件発明についての特許を受ける権利，又は少なくとも，共同発明者として特許を受ける権利の共有持分を有しているが，本件特許につき特許出願をした原告に対して特許を受ける権利又はその共有持分を譲渡したことはない。
したがって，原告による本件発明の特許出願は冒認出願と推認されるから，原告は本件特許の特許権者とは認められない。
(2)また，原告及びＢⅰと被告補助参加人は，本件特許の設定登録後，本件合意書（乙４）において，原告及びＢⅰから被告補助参加人に対し本件特許を含む複数の特許に関する全ての権利を無償で譲渡することに合意した。原告が何らの対価も得ずに，被告補助参加人に対して本件特許権を譲渡したということは，原告が，本件発明は原告代表者による発明ではなく，被告補助参加人による発明であると認識していたことを強く推認させるものである。
２争点(2)ア（構成要件Ｅの充足性）について
〔原告の主張〕
(1)本件発明の構成要件Ｅは，「前記走査線信号配線と前記映像信号配線と前記液晶駆動電極と前記共通電極とがそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されており，」である。
被告各製品のＴＦＴ基板に形成された走査信号配線[1]と，映像信号配線[2]と，液晶駆動電極[4]と，共通電極[5]とは，絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されている（構成④）。
(2)被告らは，構成要件Ｅの充足性を争うが，本件発明の技術的範囲に属する実施例４の構成に関して，本件明細書等の段落【００２８】には，「図４３，図４４にあるように有効画素内の液晶駆動電極④の上に形成された上層絶縁膜をとりのぞいて，オープウィンドウＷを形成することができる。」と記載されており，【図４３】は次のとおりである（この点，本件明細書等の段落【００２７】に「〔実施例４〕図１４，…図４３，…は，本発明の第４部類の実施例の単位画素の断面及び平面図である。」と記載されており，図１４と図４３は，いずれも本件発明の同一の部類の実施例の構成として開示されている。）。
【図４３】
そして，本件発明の構成要件Ｅの「互いに異なった層に形成分離されている」の解釈に当たり，被告らが，本件明細書等中の共通電極③と液晶駆動電極④に着目するので，実施例４についても，同様に，共通電極③と液晶駆動電極④に着目し，模式的にこれらの関係を表すと，以下のようになる。
【図１本件明細書等の実施例４の構成の模式図】


これによれば，本件発明の構成要件Ｅの「互いに異なった層に形成分離されている」とは，二つの電極が，上記模式図の関係にある場合を含むと解される。また，本件明細書等の段落【００３４】には，【発明の効果】欄の「以上のように本発明によれば，走査信号配線と映像信号配線と共通電極と液晶駆動電極とを絶縁膜によってそれぞれ別々に異層化したことにより，ショートの発生がなく，開口率が高く，コントラストの高い残像の少ない液晶パネルを作れる。」との記載がある。
上記記載からも，本件発明の構成要件Ｅの「互いに異なった層に形成分離されている」とは，「別々に異層化され，分離されている」ことを意味すると解
絶縁膜⑥
液晶駆動電極④絶縁膜21共通電極③
される。
そして，被告各製品の構成は，模式的に映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]との関係を表すと以下のようになる。
【図２被告各製品の構成の模式図】
被告各製品における映像信号配線と画素電極との配置関係は，実施例４において例示された共通電極③と液晶駆動電極④との配置関係と完全に一致しており，「互いに異なった層に形成分離されている」に当たる。したがって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足する。(3)さらに，被告らは，本件明細書等の段落【００２４】及び【００２７】に言及して，「互いに異なった層に形成分離されている」（構成要件Ｅ）ことの作用効果は，「ある電極と他の電極を互いに重畳させることにより，液晶ディスプレイの開口率を向上させることが可能となる点にある」として，「重畳」にあると主張している。
しかし，上記各段落は実施例の説明における記載であり，技術的思想として概念化された本件発明が常に奏する作用効果ではない。また，「重畳」にかかる構成は，請求項１に従属する請求項３において初めて特定されており，請求項１記載の本件発明は，請求項３記載の「重畳」にかかる構成を包含するものの，かかる構成に限定されるものではないから，被告らが主張する，本件発明の実施例への限定解釈は，何ら根拠を伴わず，誤りである。
そして，前記図２から分かるように，映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]
絶縁膜
映像信号配線i    a-Si層（絶縁膜）画素電極とは下地層が異なる層であるから別々に異層化されており，「互いに異なった層」に形成分離されている。液晶駆動電極[4]は，絶縁膜の上に直接形成されているところ，映像信号配線[2]は，絶縁膜との間にia-Si層を介在させており，液晶駆動電極[4]とは下地層が異なる。
以上のとおり，本件発明の構成要件Ｅの「互いに異なった層に形成分離されている」とは，「別々に異層化され，分離されている」ことを意味すると解すべきである。
(4)また，被告らは，本件発明の構成要件Ｅの「絶縁膜」につき，映像信号配線とドレイン電極との間に介在する半導体層と同等の導電性を有する層は含まれないと解すべきであると主張する。
この点，原告は，技術的に正確に論ずれば，本件発明の構成要件Ｅの「絶縁膜」につき，映像信号配線とドレイン電極との間に介在する半導体層（能動層）Ｔ（本件明細書等の段落【００２７】等）のＴＦＴ駆動時における導電性と同等の導電性を有する層は含まれないという限りにおいて，被告らの解釈を争わない。
a-Si層の導電性は，ＴＦＴ駆動時とＴＦＴ非駆動時で異なること，すなわち，ゲート電圧が印加されたオン時と印加されていないオフ時でオン・オフのスイッチングが行われることは当事者間で争いがない。
そうすると，被告各製品の映像信号配線[2]の下に設けられたia-Si層は，ＴＦＴを構成するものではなく，したがって当然にゲート電圧が印加されていない状態であり，ゲート電圧が印加されることのない領域であるから，当該a-Si層は，ＴＦＴの能動層を構成するa-Si層がゲート電圧印加時のオン状態に示す高い導電性とは正反対の，極めて低い導電性を示す。以上のとおり，被告各製品の映像信号配線[2]の下に設けられた，ゲート電圧が印加されることのないia-Si層は，絶縁体として働き，本件発明の構成要件Ｅの「絶縁膜」に該当する。
(5)よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足する。
〔被告らの主張〕
(1)原告が主張する被告各製品の構成④につき，被告各製品のＴＦＴ基板に形成された映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]が絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されているとの点は否認し，その余は認める。(2)本件発明の構成要件Ｅの「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されており」につき，本件明細書等の記載によれば，ある電極ないし配線（以下「ある電極」という。）と他の電極ないし配線（以下「他の電極」という。）とが「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されて」いる状態とは，次の図のＡに示す状態（以下「Ａの状態」という。これに対して，次の図のＢに示す状態を，以下「Ｂの状態」という。）を意味するものと解すべきである。すなわち，本件明細書等の段落【０００２】には，【図１】（下記に図示する。）を参照しつつ，(ⅰ)「共通電極③と液晶駆動電極④とは，異なる層に形成分離されている」と記載され，他方で，(ⅱ)「共通電極③と走査信号配線①は同じ層に形成されている」あるいは「映像信号配線②と液晶駆動電極④も同じ層に形成されている」と記載されている。そして，以上の記載によれば，上記(ⅰ)の記載から，共通電極③と液晶駆動電極④とがゲート絶縁膜⑤を介してＡの状態にあり，上記(ⅱ)の記載から，共通電極③と走査信号配線①とがＢの状態にあり，映像信号配線②と液晶駆動電極④とがＢの状態にあるといえる。


また，本件明細書等の段落【００２４】には，【図３】（下記に図示する。）を参照しつつ，「共通電極③と液晶駆動電極④を絶縁膜▲１４▼，⑤，⑥を介して絶縁分離してある」と記載されている。この記載によれば，共通電極③と液晶駆動電極④とが絶縁膜⑭，⑤，⑥を介してＡの状態にあるといえる。さらに，本件明細書等の段落【００２７】には，【図１４】（下記に図示する。）を参照しつつ，「共通電極③と液晶駆動電極④を絶縁膜▲２１▼を介して絶縁分離してある」と記載されている。この記載によれば，共通電極③と液晶駆動電極④とが絶縁膜㉑を介してＡの状態にあるといえる。他方，本件明細書等の段落【００２６】には，【図１１】を参照しつつ，「走査信号配線①と共通電極中央線▲１８▼を同時に，同一層に形成する」と記載されている。この記載によれば，走査信号配線①と共通電極中央線⑱とがゲート絶縁膜⑤を介してＢの状態にあるといえる。以上のとおり，本件明細書等においては，Ａの状態が「異なった層に形成分離され」ているとして，Ｂの状態が「同じ層に形成され」ているとしてそれぞれ開示されている。
さらに，本件発明において，ある電極と他の電極（構成要件Ｅによれば，走査信号配線，映像信号配線，液晶駆動電極，共通電極がこれに当たる。）とが絶縁膜を介して「互いに異なった層に形成分離されて」いることによる作用効果についてみると，本件明細書等には，ある電極と他の電極を互いに重畳させることにより，液晶ディスプレイの開口率を向上させることが可能となる点にあるといえる。
すなわち，本件明細書等の段落【０００４】には，【発明が解決しようとする課題】として，「横電界方式では，付加容量を形成しないと，液晶駆動電極の容量が非常に小さくなる」ところ，「従来技術では共通電極③と液晶駆動電極④とを異なる層に絶縁膜を介して分離形成し，互いに重畳させることで形成しているが，大きな付加容量を形成しようとした場合有効画面を縮小して重畳部分の面積を拡大する方法しかなく光の透過率が悪い原因となっていた。」と記載されている。そして，段落【００３４】には，【発明の効果】として，「本発明によれば，走査信号配線と映像信号配線と共通電極と液晶駆動電極とを絶縁膜によってそれぞれ別々に異層化したことにより，…開口率が高く…液晶パネルを作れる」と記載されている。また，段落【００２４】には，「共通電極③と液晶駆動電極④を絶縁膜▲１４▼，⑤，⑥を介して絶縁分離してあるので，…重畳させることが可能であり，この重畳部は付加容量として作用させることができる。さらに…，液晶駆動電極を共通電極だけでなく走査信号配線①に重畳させることが可能である。これにより付加容量を開口率を低下させることなく大きくすることができる。」と記載されている。
さらに，段落【００２７】においても，「共通電極③と液晶駆動電極④を絶縁膜▲２１▼を介して絶縁分離してあるので，…重畳させることが可能であり，この重畳部は，付加容量として作用させることができる。さらに…液晶駆動電極を共通電極だけでなく，走査信号配線①に重畳させることが可能である。これにより付加容量を開口率を低下させることなく大きくすることができる。」と記載されている。
以上の記載によれば，本件発明において，ある電極と他の電極とが絶縁膜を介して「互いに異なった層に形成分離されて」いることによる作用効果は，ある電極と他の電極を互いに重畳させることにより，液晶ディスプレイの開口率を向上させることが可能となる点にあるといえる。
そして，Ａの状態は，ある電極と他の電極とを互いに重畳させることが可能であり，これにより，開口率の向上という，「互いに異なった層に形成分離されて」いることによる作用効果を得ることができる。他方，Ｂの状態では，ある電極と他の電極とを重畳させることができないから，上記の作用効果は得られない。
このような本件発明の作用効果に鑑みても，絶縁膜を介して「互いに異なった層に形成分離されており」とは，Ａの状態を意味するといえる。以上のとおり，本件明細書等の記載を参酌すれば，構成要件Ｅの「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されており」とは，Ａの状態を意味すると解すべきであり，他方，Ｂの状態は，「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されて」いる状態に当たらないと解すべきである。(3)次に，本件明細書等の【図１】，【図３】，【図６】，【図１１】，【図１４】，【図３７】，【図３９】，【図４１】及び【図４３】によれば，本件発明の薄膜トランジスタの構成要素である半導体層たるa-Si層は，映像信号配線とドレイン電極との間に介在しており，薄膜トランジスタが駆動する際には，かかる半導体層を介して，映像信号配線とドレイン電極とが電気的に導通するものである。したがって，薄膜トランジスタにおける半導体層たるa-Si層は，絶縁膜に位置付けられていない。
他方，本件明細書等の段落【００１７】，【００３４】の記載から，本件発明の構成要件Ｅにおいて，「絶縁膜を介して」互いに異なった層に形成分離することによる作用効果がショートの防止にあるといえ，そうすると，ある電極と他の電極との間に介在しこれらを形成分離する「絶縁膜」は，本件発明の薄膜トランジスタが駆動する場面，すなわち映像信号配線とドレイン電極とが電気的に導通する場面であっても，ある電極と他の電極とを導通させないものであることが当然の前提とされているということができる。したがって，本件発明の構成要件Ｅにおける「絶縁膜」には，映像信号配線とドレイン電極との間に介在する半導体層と同等の導電性を有する層は含まれないと解すべきである。
(4)そこで被告各製品を見ると，映像信号配線[2]とドレイン[3]とがＢの状態にあり，ドレイン[3]と液晶駆動電極[4]とが同一の層を形成しているから，映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]はＢの状態にある。したがって，被告各製品は，映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]が「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されて」いるとはいえない。(5)また，被告各製品のうち，原告が映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]との間に介在すると主張するia-Si層は，映像信号配線[2]とドレイン[3]との間に介在する半導体層と同等の導電性を有する層であるから，構成要件Ｅの「絶縁膜」に当たらない。


したがって，この点からも，映像信号配線[2]と液晶駆動電極[4]は「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されて」いるとはいえない。
(6)原告の主張について
ア原告は，本件明細書等の実施例４に関する記載から，本件発明の構成要件Ｅの「絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されており」の解釈を主張するが，本件明細書等の【図４３】は本件発明の実施例ではない。すなわち，「介する」とは，「間におく」，「さしはさむ」の意味であるところ，【図４３】の共通電極③，液晶駆動電極④及び上層絶縁膜㉑の関係を見ると，上層絶縁膜㉑が共通電極③及び液晶駆動電極④と「間にお」かれている，あるいは「さしはさ」まれているような関係にはない。また，【図１４】に示される構成では，共通電極③と液晶駆動電極④との間に上層絶縁膜㉑が「さしはさ」まれた状態であるが，これと【図４３】を対比すると，同図に示される構成では，共通電極③と液晶駆動電極④との間に上層絶縁膜㉑に「さしはさ」まれた状態ではない。
したがって，原告の上記主張は前提を欠き，失当である。イまた，原告は，被告各製品の映像信号配線[2]の下に設けられた，ゲート電圧が印加されることのないia-Si層は，絶縁体として働き，本件発明の構成要件Ｅの「絶縁膜」に該当すると主張する。
しかし，ＴＦＴの能動層を構成するa-Si層と，被告各製品の映像信号配線[2]の下に設けられたia-Si層とは，同じ物性を有する層である以上，一方が「絶縁膜」に該当せず他方が「絶縁膜」に該当すると区別することはできない。また，被告各製品の映像信号配線[2]の下に設けられたia-Si層が「ゲート電圧が印加されていない状態であり，されることのない領域である」ことを裏付ける証拠はない。
したがって，原告の上記主張も失当である。
(7)よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足しない。
３争点(2)イ（構成要件Ｆの充足性）について
〔原告の主張〕
本件発明の構成要件Ｆは，「かつ共通電極がアクティブマトリックス基板のパッシベージョン層の上に形成され，配向膜と直接接触しており，」である。被告各製品のＴＦＴ基板に形成された共通電極[5]は，パッシベーション層の上に形成され，その上には配向膜が直接形成されている（構成⑤）。この点，被告らは，被告各製品につき，共通電極[5]の上に配向膜が直接接触しているとはいえない箇所がいくつもあると主張するが，それらの箇所でも共通電極[5]の上に配向膜が直接形成されているから，被告らの上記主張は失当である。その点をおくとしても，共通電極[5]の少なくとも一部の上に配向膜が直接形成されていれば，「共通電極がアクティブマトリックス基板のパッシベージョン層の上に形成され，配向膜と直接接触しており，」に当たる。
よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｆを充足する。
〔被告らの主張〕
(1)本件明細書等の「発明の詳細な説明」には，「共通電極が配向膜と直接接触して」いるという状態が具体的にどのような状態を指すのかについての記載がなく，【図１４】に，共通電極③が，その上面全てにおいて，配向膜⑦と直接接触していることが示されているのみで，ほかに本件明細書等に構成要件Ｆの「共通電極が配向膜と直接接触して」いる状態に関する記載はない。したがって，構成要件Ｆの「共通電極が配向膜と直接接触して」いる状態とは，図１４が示すように，「共通電極が，その上面全てにおいて，配向膜と直接接触している状態」を意味すると解すべきである。
(2)そこで被告各製品を見ると，被告各製品には，共通電極[5]の上に配向膜が直接接触しているとはいえない箇所がいくつもあるから，「共通電極が，その上面全てにおいて，配向膜と直接接触している」とはいえない。したがって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｆの「共通電極が…配向膜と直接接触しており，」に当たらない。
(3)よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｆを充足しない。
４争点(2)ウ（構成要件Ｉの充足性）について
〔原告の主張〕
本件発明の構成要件Ｉは，「ことを特徴とする横電界方式液晶表示装置」である。
被告各製品は，本件発明の構成要件ＡないしＧの構成を備えたことを特徴とするＩＰＳ方式の液晶ディスプレイを搭載したタブレット型コンピュータ（構成①）である。
よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｉを充足する。
〔被告らの主張〕
否認する。被告各製品は，本件発明の構成要件Ｅ及びＦを充足しないから，「ことを特徴とする」に当たらない。
よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｉを充足しない。５争点(3)ア（本件出願は冒認出願に当たるか〔特許法１２３条１項６号〕）に
ついて
〔被告らの主張〕
(1)原告代表者による単独発明であることの主張立証責任について前記１〔被告らの主張〕のとおり，そもそも，原告代表者が単独発明者であることの主張立証責任は原告側にあるから，原告は，本件発明の特徴的部分である構成要件ＥないしＩに係る構成について着想し，かつ完成させた者が原告代表者であることについて主張立証しなければならない。しかし，以下の理由により，原告代表者が単独発明者であるとは認められず，かえって，本件発明の構成要件Ｅ，Ｆ及びＨに係る構成を着想したのはＢⅰであり，また，本件発明の構成要件Ｇに係る構成を着想したのはＣⅰであり，仮にそうでなくとも，Ｃⅰ及びＢⅰの着想によるものであるから，いずれにしても，本件発明は原告代表者が着想し，完成したものでないことは明らかである。
(2)原告代表者が本件発明の特徴的部分を着想したとは考えられないこと原告は，金型の設計，製造及び販売等を業とする株式会社であり，液晶表示装置に関する業務を一切行っていない。また，原告代表者は，過去にソニー株式会社（以下「ソニー」という。）に数年勤務した経験があるものの，液晶パネルとは無関係の業務を行っていた。


本件発明の対象であるＩＰＳ方式の液晶表示装置は，平成７年（１９９５年）１０月頃に株式会社日立製作所（以下「日立」という。）が発表して，注目を集めたものであり，平成８年（１９９６年）当時，液晶ディスプレイの技術分野で最先端の技術であった。その当時，ＩＰＳ方式の液晶ディスプレイに関する技術は先進的なものであり，液晶ディスプレイ分野の限られた者のみが，ＩＰＳ方式の液晶ディスプレイ技術を改良するのに必要な知識を有し，また，実験結果や試作品にアクセスするための資源・設備を有していた。また，一般的に，発明の多くは，従来技術の課題を踏まえて，それを改善，改良するための着想と，着想の検証のための実験を通じて生まれるが，このことは本件発明も同じであり，本件明細書等の段落【０００３】には，「上記の従来技術で横電界方式の液晶表示装置を作る場合，走査信号配線①と共通電極③が同じ層に形成されているために，ショートする確率が高い。同様に映像信号配線②と液晶駆動電極④も同じ層に形成されているのでショートする確率が高い。前者の場合には，水平ライン欠陥となり，後者は点欠陥となって画像品位をいちじるしく低下させる。このために従来の構造では歩留りが低く生産コストが高くなる問題があった。」と，実際の製造プロセスを強く意識した記載があり，これが主たる解決課題の一つとされているところである。この点，原告は，液晶パネルと無関係の事業を営み，検証のための実験の設備を有しておらず，原告代表者は，かかる原告に所属して，液晶パネルと無関係の業務を行っていたのであるから，原告代表者が，上記のような製造プロセスに関する解決課題について，従来技術を改善，改良するための着想をし，その着想を検証するための実験を行うなど，およそ不可能なことである。(3)本件発明の構成要件Ｅに係る構成部分を着想したのはＢⅰであること本件発明の特徴的部分は，構成要件ＥないしＩに係る構成部分であるところ，上記のとおり，本件発明は，従来技術における課題であった，歩留まりが低く生産コストが高くなるという問題を解決するものであるが，かかる課題に気付き，その解決手段を着想するには，従来技術でどの程度の歩留まりがあるかを把握し，その上で目指すべき歩留まりを想定することが必要であるところ，Ｂⅰは，被告補助参加人に勤務して，ＴＦＴ液晶パネルの製造工場の立ち上げに関わった経験を有し，それまでにも，ソニー等で液晶表示パネルの開発に従事しており，上記の課題に気付き，その解決手段を着想することが可能であった。すなわち，被告補助参加人の液晶表示装置の研究開発部門では平成７年から平成８年にかけて，ＩＯＰ構造（「ＩＴＯｏｎ    Ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ」の略であり，透明導電膜であるＩＴＯ（酸化インジウムスズ）をパッシベーション層の上に配置する構造である。）及びその利点について検討がされており，その当時に被告補助参加人に勤務していたＢⅰは，その作成に係る技術報告書（丙４）に，液晶駆動電極とその他の電極（共通電極等）を，絶縁膜を介して互いに異なる層に形成分離するという，本件発明の構成要件Ｅに係る構成の少なくとも一部に該当するものを記載しており，また，同技術報告書に，ＩＯＰ構造ではない従来構造の欠点として，ショートが多発し点欠陥による歩留まり低下が多いという，本件発明の解決課題に関する記載もしていた。
しかも，本件明細書等は，Ｂⅰが全てを記載して作成したものであった。以上のことから，本件発明の構成要件Ｅに係る構成部分は，Ｂⅰが被告補助参加人に在職中に，被告補助参加人において知得し又は着想したというべきである。
(4)本件発明の構成要件Ｇに係る構成部分を着想したのはＣⅰ及びＢⅰである
こと
本件発明の構成要件Ｇに係る構成部分は，本件特許の審査過程で，手続補正によって追加された構成であり，これによって本件特許が特許査定されたから，本件発明の特徴的部分に当たることは明らかであるところ，この構成部分を着想したのは，Ｃⅰである。Ｃⅰは，同人が作成した証拠（丙２）に●（省略）●と記載しているとおり，ＴＮ方式の液晶表示装置において，●（省略）●構成を，平成７年（１９９５年）１０月２６日までに着想したが，この構成は，本件発明の課題の一つである開口率の向上を目的とするものである。そして，Ｃⅰは，平成８年（１９９６年）４月頃に日立の特許出願について調査を行い，その過程で乙１４公報を分析し，その図１４や図２０を見て，同年５月から６月頃に，共通電極を一番上の層に形成することで，上記方式をＩＰＳ方式に適用して本件発明の構成要件Ｇに係る構成部分を着想した。Ｃⅰが作成した特許出願稟議書（丙３並びに丙１６の１ないし３）には，そのことを示す記載がある。
そして，Ｂⅰは，当時，Ｃⅰと隣席同士で仕事に従事し，液晶表示装置の改良に関するアイデアについてＣⅰから情報の提供を受けていたものであり，Ｃⅰが着想した上記構成を知得していた。
仮に，Ｃⅰが着想した構造がＴＮ方式における●（省略）●のオーバーラップ構造にとどまるとしても，その構造をＢⅰが知得してＩＰＳ方式に応用し，本件特許の願書を作成したといえ，少なくとも，本件発明はＣⅰとＢⅰの共同発明と認定されるべきである。


(5)本件発明の出願は名義貸しによる出願であること以上のことは，次の事実からも裏付けられる。すなわち，平成８年から平成２０年までの間にされた液晶表示装置の技術に関する特許出願のうち，原告代表者を発明者とする特許出願は，Ｂⅰが被告補助参加人やハンスター社（以下「ハンスター」という。）に在職していた期間にのみ存在し，それ以外の期間には存在していない。これらは，Ｂⅰが被告補助参加人やハンスターに在職していた際に，これらの会社で知得し又は自ら着想した発明であるが，Ｂⅰがこれらの会社に対して負う忠実義務や秘密保持義務又は職務発明に係る特許を受ける権利の移転義務への違反が発覚することを回避するために，第三者である原告代表者の名義を借りて特許出願をしたものと理解することができる。そして，本件出願は，上記の発明と同様に，Ｂⅰが被告補助参加人に在職していた期間に特許出願されたものであって，名義貸しによって特許出願されたものである。
また，本件明細書等は全て手書きで作成されており，相当の時間を要したと思われるが，それにもかかわらずＢⅰは本件明細書等の作成に関して原告代表者から対価を受け取っておらず，原告が第三者とのライセンス契約で受け取ったロイヤリティから経済的利益の供与を受けており，このことも本件出願が名義貸しによって特許出願されたことを示している。(6)よって，本件特許は，冒認出願に基づくものであり，無効理由を有するから，原告の被告に対する本件特許権の行使は許されない（特許法１０４条の３第１項，１２３条１項６号）。
〔原告の主張〕
(1)原告代表者による単独発明であることの主張立証責任につき被告らは，本件発明の発明者が原告代表者であることを争い，これは特許取得原因事実であるとして，その立証責任は原告が負うと主張する。しかし，前記１〔原告の主張〕(2)のとおり，特許明細書に「発明者」として記載された者は，当該特許に係る発明者であると事実上推認され，これを被告らが争う場合には，被告らが反証としてその推定を覆す必要がある。したがって，被告らの上記主張は失当である。
(2)原告代表者が本件発明の単独発明者であることいずれにしても，次のとおり，原告代表者は，液晶技術に関する技術を習得しており，それに基づき本件発明を完成させたものであって，本件発明は原告代表者による単独発明である。
ア原告代表者は，ソニーに昭和５６年頃まで勤務したが，同社に在職中に，その同僚であったＢⅰとの交流を通じて，液晶技術に関する知識を一定程度習得していた。原告代表者は，同社を退職した後もＢⅰとの交流を続けており，Ｂⅰ（同人は，同社を退職して，その当時，被告補助参加人にて勤務していた。）から依頼されて，液晶技術に関する論文を入手してＢⅰに提供したり，学会に参加して情報を得てＢⅰに報告したりしていたが，原告代表者自らも，それらの論文や学会での情報をもとに液晶技術に関する知識の習得に努めていた。原告が参加した学会には，例えば，ＩＰＳ方式の液晶パネルを日立が発表した，平成７年（１９９５年）１０月頃に開催された「199AsiaDisplay国際シンポジウム」（以下「本件学会」という。）がある。また，原告が入手，検討した論文等には，例えば，日立を出願人とする特許公報（特開平７−１３４３０１。甲７の資料３。公開日平成７年５月２３日。以下「日立公報１」という。）や，日立が本件学会で発表した論文（乙１２の添付書類１。その一つが「S23-1Principlesand   CharacteristicsOfElectro-OpticalBehaviourwith   In-PlaneSwitchingMode」〔以下「日立論文１」という。〕であり，もう一つが「S30-2Developmentof   Super-TFT-LCDsWithIn-Plane   SwitchingDisplayMode」〔以下「日立論文２」という。〕である。）がある。
そして，原告代表者は，上記日立論文等を始めとするＩＰＳ方式の液晶パネルに関する論文等に開示された構造が，電極（共通電極，液晶駆動電極）や配線（走査信号配線，映像信号配線）のいずれかが同一の層に形成されている構造ばかりであることに着眼して，これらの電極及び配線を異なった層に形成分離する構造とすることにより，電極を近づけられる（短絡が生じない），開口率を上げることができる，また，適宜電極を広げたり伸ばしたりずらしたりすることができ，電極をブラックマスクのように使うことができる，さらに，電極を適宜重畳させることができ，負荷容量も形成できる，といったことを思いつき，本件発明を完成させた。
イこの点，本件発明は，その構成からして，その本質が複雑難解なものではない。また，本件明細書等に記載された課題，すなわち，同一の層に配線や電極を設けることによる短絡発生と，それによる欠陥，歩留まりが低く，生産コストが高くなるなどといった点は，本件明細書等に従来技術として挙げられている乙１４公報の段落【００１３】に記載されており，乙１４公報に接した原告代表者が当然に認識した課題にすぎない。そうすると，原告ないしその他会社が保有する装置を利用して実験を行うことが必要不可欠となる類の発明ではないから，本件発明が原告の業務と関係するものではなく，実験設備を有していなくとも，そのことをもって原告発明者の本件発明を完成させる能力を否定することにはならない。
ウ被告らは，本件特許の特許出願過程において，Ｂⅰが弁理士に依頼することなく自ら本件明細書等を作成し，特許庁審査官との面接に原告代表者と同席をしたことから，原告代表者は本件発明の真の発明者ではない旨主張する。
確かに，Ｂⅰは，本件特許の特許出願過程に関与したが，弁理士が発明者を代理して特許出願手続を行っても発明者になり得ないのであるから，原告代表者の発明者性を否定することはできない。
そして，Ｂⅰは，原告代表者から，本件発明を伝えられ，それが液晶の専門家では思い付かない構成であり，製造コストの面から液晶パネルメーカーが採用しなくとも，特許として認められる可能性があるとの考えを伝えられ，本件明細書等の作成依頼に応じることとし，原告代表者から適宜の実施例や公知技術を記載するように依頼され，特に乙１４公報等に開示されている公知技術を参考にして本件明細書等を書き上げた。
また，Ｂⅰは，特許庁審査官との面接で原告代表者に同席したが，それは，原告代表者が完成させた本件明細書等を記載した関係があるため，特許庁審査官が拒絶理由通知書で指摘した事項について直接聞きたいという理由から，同席したにすぎない。もとより，請求項の補正に関する特許庁審査官との応対は，原告代表者が行った。
(3)被告らの主張に対する反論


被告らは，本件発明の特徴的部分は構成要件ＥないしＩに係る構成部分であるところ，構成要件Ｅ，Ｆ及びＨに係る構成を着想したのはＢⅰであり，また，構成要件Ｇに係る構成を着想したのはＣⅰであり，仮にそうでなくとも，Ｃⅰ及びＢⅰの着想によるものであると主張するが，次のとおり，いずれの主張も失当である。
ア本件発明の構成要件Ｅに係る構成は，前記(2)のとおり，原告代表者が着想したものである。
この点，被告補助参加人において検討していたＩＯＰ構造は，同構成要件に対応するものではあるが，同構造は本件特許の出願日の９年以上も前に公知となっていた技術にすぎない。また，同構造はＴＮ方式を対象とするものであり，ＩＰＳ方式（横電界方式）を対象とする本件発明とは無関係の技術である。
さらに，Ｃⅰは，液晶駆動電極と映像信号配線が同層にある構成を発明の核心と見ていたものであり，その構成は本件発明の構成要件Ｅに係る構成が排除しているものである。したがって，原告代表者がＢⅰを通じて，Ｃⅰの発明を本件発明に取り込むことはなかった。
したがって，本件発明の構成要件Ｅに係る構成がＣⅰ，Ｂⅰを通じて原告代表者に開示されていたとはいえない。
イ本件発明の構成要件Ｆに係る構成は，公知技術であり，乙１４公報の図２０等で開示されている。
ウ本件発明の構成要件Ｇに係る構成もまた，公知技術にすぎない。同構成は，日立公開特許公報（甲３３）の図５や，日立公開特許公報（甲３４）の図３等に既に開示されている。また，Ｃⅰは，上記日立公開特許公報（甲３３）の分析をして，「映像信号配線の両側に映像信号配線とオーバーラップするように共通電極が配置され」ている構成が，同公報に記載されていることを認識していた。
したがって，構成要件ＧをＣⅰの発明であると主張することは明らかに失当である。
エところで，被告らは，本件発明の少なくとも一部は，Ｃⅰが平成８年（１９９６年）５月から６月頃に着想したと主張する。
しかし，Ｃⅰが発明を着想したとする時期を裏付ける証拠は何ら提出されていないから，被告らの上記主張は前提を欠き，失当である。その点をおくとしても，Ｃⅰが発明を着想したとする時期が平成８年（１９９６年）６月中旬から下旬であれば，その時点において，本件特許に係る特許出願（本件出願。本件出願日は同月１４日である。）が完了しており，本件発明にＣⅰが着想したとする発明が取り込まれることはあり得ない。また，Ｃⅰがその着想とする発明に関する特許出願稟議書（丙３）を作成したのは，平成９年（１９９７年）１月２８日であり，着想したとする時期から作成まで長い時間を要している。被告らは，その理由として，Ｃⅰが業務多忙であったことや，出願手続きに時間を要してモチベーションが低下したなどと主張する。しかし，Ｃⅰは平成８年（１９９６年）１０月から１１月にかけて開催された「JapanElectronicsShow」や「LCD   International」といった展示会や，ＡＭＬＣＤなどのシンポジウムに参加できるだけの時間的余裕があったこと，Ｃⅰ自身が特許の先願主義に関して認識していたことから，被告らの上記主張は合理的理由とはいえない。むしろ，Ｃⅰが平成８年（１９９６年）１０月から１１月にかけて上記展示会やシンポジウムに参加したことが，日立のみならず日本電気株式会社や松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）もＩＰＳ方式の液晶ディスプレイを開発していることを認識し，これが発明を着想するに至った契機となったものと考えられるから，同年１１月頃に着想を得て，その約２か月後に上記特許出願稟議書を作成したという経過をたどったとみるべきである。
さらに，Ｂⅰが被告補助参加人に在職中にＣⅰと職場で隣席していた時期があるとはいえ，もとより，本件発明を完成させたのは原告代表者であり，また，Ｂⅰは，Ｃⅰからその着想したとする発明の内容について話を聞いたことはない。
加えて，Ｃⅰが着想したとする発明は，前記アないしウのとおり平成７年（１９９５年）１０月に本件学会で発表された日立論文１及び２等において実質的に開示されていた公知の構成にすぎない。日立論文２の図２(b)には，Ｃⅰ発明の構成はオーバーラップの点を除きその余は全て開示されていた。
オなお，被告らは，本件出願が名義貸しによる特許出願であると主張するが，Ｂⅰが公知技術にすぎないものをＣⅰないし被告補助参加人から盗用することなどない。もとより，Ｂⅰは，特許庁審査官との面接に際して自分自身が参加した事実を記録に残しており，原告代表者や原告をいわゆる隠れ蓑にしようとする意思など全く有していなかったことは明らかである。(4)以上のとおりであるから，本件特許が冒認出願に基づくものであるとの被告らの主張は失当である。
６争点(3)イ（乙１４公報を主引例とする進歩性欠如）について
〔被告らの主張〕
(1)本件特許の出願前に頒布された刊行物である乙１４公報に記載された乙１４発明を主引用例とし，これに副引用例である乙１５公報ないし乙１７公報に記載された構成を適用すれば，本件発明は当業者が容易に想到し得るものである。
(2)乙１４発明の内容
乙１４公報には，次の発明が記載されている（なお，本件発明の構成要件に対応させて分節して示す。）。
「ａ基板上に走査信号電極と，映像信号電極と，前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと，前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と，ｂ前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と，ｃ前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層と
ｄからなる横電界方式液晶表示装置において，


ｅ前記走査信号電極と，前記映像信号電極及び前記液晶駆動電極と，前記共通電極とは，それぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離され，前記映像信号電極と前記液晶駆動電極は，同じ層に形成されており，ｆかつ共通電極がアクティブマトリックス基板の保護絶縁層の上に形成さ
れており，
ｇかつ映像信号電極の両側に映像信号電極とオーバーラップするように共
通電極が配置され，
ｈかつ，各画素の共通電極は映像信号電極の上層で互いに連結されているｉことを特徴とする横電界方式液晶表示装置」（以下，それぞれ「構成ａ」ないし「構成ｉ」という。）
この点，下記の構成ｇについては，本件発明の構成要件Ｇの「オーバーラップ」とは「（部分的に）重なる」ことを意味しており，乙１４公報の図１９には，映像信号電極の両側に映像信号電極と（部分的に）重なるように共通電極が配置されている構成が開示されているから，乙１４公報には本件発明の構成要件Ｇを充足する構成が開示されているということができる。
(3)乙１４発明と本件発明の対比
本件発明と乙１４発明を対比すると，乙１４発明における「走査信号電極」，「映像信号電極」及び「保護絶縁膜」は，それぞれ本件発明における「走査信号配線」，「映像信号配線」及び「パッシベージョン層」に相当する。したがって，本件発明と乙１４発明とは，次の２点において相違し（上記(2)のとおりであるから，原告が主張する相違点３が存在しない。），その余は一致する。
ア相違点１
本件発明においては，構成要件Ｅのとおり，走査信号配線と映像信号配線と液晶駆動電極と共通電極とがそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されているものであるのに対し，乙１４発明においては，走査信号電極（走査信号配線）と，映像信号電極（映像信号配線）及び液晶駆動電極と，共通電極とは，それぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されているものの，映像信号電極（映像信号配線）と液晶駆動電極は，同じ層に形成されており，絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されている
とはいえない点
イ相違点２
本件発明においては，構成要件Ｆのとおり，共通電極がアクティブマトリックス基板のパッシベージョン層の上に形成され，配向膜と直接接触しているのに対し，乙１４発明においては，共通電極がアクティブマトリックス基板の保護絶縁層（パッシベージョン層）の上に形成されているものの，配向
膜と直接接触しているか否かは不明である点
(4)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものであること
ア副引用例の内容
(ｱ)乙１５公報
乙１５公報には，アクティブマトリックス型液晶表示装置において，ドレイン電極（本件発明における映像信号配線に相当する。）と画素電極（本件発明における液晶駆動電極に相当する。）が絶縁膜を介して互いに異なった層に形成された構成が記載されている。
(ｲ)乙１６公報
乙１６公報には，アクティブマトリックス型液晶表示装置において，映像信号電極（本件発明における映像信号配線に相当する。）と画素電極（本件発明における液晶駆動電極に相当する。）が絶縁膜を介して互いに異なった層に形成された構成や，映像信号配線と画素電極がＳｉＮ膜（本件発明における絶縁膜に相当する。）が記載されている。
(ｳ)乙１７公報
乙１７公報には，アクティブマトリックス型液晶表示装置において，映像信号電極（本件発明における映像信号配線に相当する。）と画素電極（本件発明における液晶駆動電極に相当する。）がゲートＳｉＮ膜（本件発明における絶縁膜に相当する。）を介して互いに異なった層に形成された構成が記載されている。
イ相違点１につき
(ｱ)乙１４公報と乙１５公報ないし乙１７公報は，いずれも，アクティブマトリックス型液晶表示装置に関するものであり，技術分野が共通している。また，乙１４発明における「走査信号電極と，映像信号電極及び液晶駆動電極と，共通電極とを，それぞれ絶縁層を介して異なる層に形成分離する」構成と，乙１５公報ないし乙１７公報に記載された「映像信号配線と液晶駆動電極とを絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離する」構成は，いずれも，異なる電極（配線）間の短絡防止という共通の目的ないし機能を有する。
したがって，乙１５公報ないし乙１７公報に記載された上記構成を乙１４発明に適用して，乙１４発明において，「映像信号配線と液晶駆動電極とを絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離する」との構成を採用することは，当業者が容易になし得たものといえる。
(ｲ)この点に関して原告は，乙１５公報ないし乙１７公報に記載された上記構成を乙１４発明に適用する動機付けがないと主張する。しかし，乙１４公報の段落【００１３】には，「【作用】・・・また，共通電極と映像信号電極または，共通電極と液晶駆動電極を互いに絶縁膜より異層化することによる効果は上記だけではなく，これらの電極相互間の短絡不良は発生する確率が小さくできるので画素欠陥を低減出来るという効果も有る。」との記載がある。短絡不良の防止という目的ないし機能との関係では，共通電極と映像信号電極又は共通電極と液晶駆動電極との異層化の構成に着目して説明がされているが，かかる目的ないし機能は，映像信号電極と液晶駆動電極との間の異層化を含む，複数の電極間の「絶縁膜を介した異層化」の構成一般に認められるものである。また，乙１５公報ないし乙１７公報は，いずれも映像信号配線（電極）と液晶駆動電極との絶縁膜を介した異層化の構成が，異なる電極間の短絡防止という目的ないし機能を有することを開示しており，複数の電極間の異層化の構成が短絡不良の防止という目的，機能，効果を有していることは，当業者にとって周知であったともいえる。


そうすると，これらの引用文献で開示されている映像信号配線（電極）と液晶駆動電極との絶縁膜を介した異層化の構成を，乙１４発明に適用することは，当業者であれば容易になし得たということができる。そして，映像信号配線（電極）と液晶駆動電極との絶縁膜を介した異層化の構成を乙１４発明に適用するに当たって，上記の基本的な構成をあえて変更する動機はないから，乙１５公報ないし乙１７公報で開示されている映像信号配線（電極）と液晶駆動電極との絶縁膜を介した異層化の構成を，乙１４発明に適用するに当たって，「走査信号電極，映像信号電極及び共通電極は互いに異なる層に形成分離されて」おり，かつ，「走査信号電極，液晶駆動電極及び共通電極は互いに異なる層に形成分離されて」いる乙１４発明の基本的な構成を維持することは，当業者にとって容易である。
したがって，相違点１にかかる構成は，当業者にとって容易に想到可能であり，この点についての原告の主張は失当である。
ウ相違点２につき
乙１４発明は，共通電極がアクティブマトリックス基板の最上部に設けられている構成を有するものである。
そして，アクティブマトリックス型液晶表示装置において，アクティブマトリックス基板の最上部層に配向膜を直接接触するように設けることは，乙１４公報の【図２】，【図４】及び【図２６】に記載されており，乙１４発明の実施例である【図２０】に配向膜の記載がないのは，当然のことを単に省略したものと考えられる。そうすると，乙１４発明は相違点２にかかる構成を実質的に備えるものといえる。
仮にそうでなくとも，乙１４発明において【図２】，【図４】及び【図２６】の記載に基づき，アクティブマトリックス基板の最上部に設けられた共通電極が配向膜と直接接触するという相違点２にかかる構成を採用することは，当業者であれば容易になし得るものである。
したがって，相違点２にかかる構成は，乙１４発明それ自体から，又は乙１４公報の記載から，当業者にとって容易に想到可能である。
(5)小括
そうすると，本件発明は進歩性を欠き，本件発明の特許は，特許法１２３条１項２号，２９条２項により，特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)乙１４公報には，少なくとも，「かつ映像信号配線の両側に映像信号配線とオーバーラップするように共通電極が配置され，」の構成（構成ｇ）が記載も示唆もされていないから，被告らの主張は，乙１４発明の認定を誤っている。
すなわち，乙１４公報には，コモン電極１６を，本件発明の「映像信号配線」に相当するドレイン電極１４にオーバーラップさせる（重ねる）ことの記載・示唆等がいずれの実施例においても認められない。しかも，コモン電極１６とドレイン電極１４との関係につき，乙１４公報の段落【００２１】には，「コモン電極１６とドレイン電極１４が重なると，これらの電極間の寄生容量が急激に増大する。コモン電極とドレイン電極の間の過大な寄生容量はコモン電極信号の波形歪をもたらし，スミアと呼ばれる画質低下が発生するので望ましくない。したがって，コモン電極とドレイン電極は可能な限り近づけても良いが決して重ならないようにすることが必要である。」と記載されており，「オーバーラップ」を明示的に否定している。
したがって，乙１４公報が構成ｇを開示していると解することはできない。(2)また，相違点の認定につき，被告らが主張する相違点１及び２が存在することは認めるが，上記のとおり乙１４公報には構成ｇが開示されていないから，この点も相違点として認定されるべきである。
(3)相違点に係る容易想到性につき
ア相違点１
乙１５公報には，ドレイン電極１８と画素電極１３が，乙１６公報には，映像信号配線１４と画素電極１３が，乙１７公報には，映像信号配線１４と画素電極１３が，それぞれ異層化されていることが記載されている。しかし，いずれの文献も，本件発明の「液晶駆動電極」に対応する「画素電極」が，走査信号配線，映像信号配線及び共通電極の全てと，絶縁膜により異層化する構成や技術的思想を開示していない。
この点，被告らは，乙１４発明に乙１５公報ないし乙１７公報に記載の技術を組み合わせる動機付けとして，技術分野及び目的ないし機能の共通性を主張する。
しかし，乙１４発明は，乙１４公報の図１９に記載された構成に相当するところ，その構成において，共通電極（コモン電極１６）が，走査信号配線（ゲート電極１０），液晶駆動電極（ソース電極１５）及び映像信号配線（ドレイン電極１４）の全てと異層化されている目的は，「コモン電極１６をゲート電極と平行な方向だけでなくゲート電極と垂直な方向にも引出して網目状とすることが可能となりコモン電圧の波形歪を低減しスミアの発生を防止出来る」（乙１４公報の段落【００３０】）ことにある。乙１４発明は，共通電極（コモン電極１６）と，映像信号配線（ドレイン電極１４）又は液晶駆動電極（ソース電極１５）を互いに絶縁膜により異層化する技術であり（乙１４公報の段落【００１３】），液晶駆動電極（ソース電極１５）に着目すると，共通電極（コモン電極１６）との関係についての開示はあるとしても，映像信号配線（ドレイン電極１４）との関係については，何ら技術的な検討がされていない。
仮に万が一，乙１４公報に接した当業者が，液晶駆動電極（ソース電極１５）についても，他の全ての電極と異層化することに想到し得るとすれば，それは，他の全ての電極と異層化されている共通電極（コモン電極１６）から類推するほかないと思われる。もっとも，上記のとおり，共通電極（コモン電極１６）を他の全ての電極と異層化する目的は，走査信号配線（ゲート電極１０）を垂直な方向にも引き出すことにあるが，液晶駆動電極（ソース電極１５）は，既に，走査信号配線（ゲート電極１０）と垂直な方向に延在する電極であるから，当業者が，かかる電極を設けるために他の全ての電極と異層化することはあり得ないのであり，相違点１について当業者が想到することのできる動機付けがない。
イ相違点２
相違点２に係る被告らの主張については特に争わない。
ウ相違点３
乙１４発明は，映像信号配線（ドレイン電極１４）の両側に映像信号配線（ドレイン電極１４）と決して重ならないように共通電極（コモン電極１６）が配置されており，明らかな阻害要因があるから，いかなる副引用例をもってしても，乙１４発明に基づいて当業者が共通電極（コモン電極１６）を映像信号配線（ドレイン電極１４）にオーバーラップさせる構成に想到することはない。
(4)小括


よって，被告らの進歩性欠如の主張は理由がない。
７争点(4)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
被告が本件特許権の設定登録日である平成１５年１０月３１日から本件訴えの提起日である平成２５年６月７日までに販売した被告各製品に対する特許法１０２条３項に基づく実施料相当額は，１億円を下らない。
〔被告らの主張〕
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１被告補助参加人は，平成２６年１１月１７日付け補助参加人準備書面（１）において，被告各製品が本件発明の構成要件Ａ，Ｄ及びＨを充足しない旨主張し，また，被告各製品が本件発明の構成要件Ｅ，Ｆ及びＩを充足しない旨主張する。
しかし，原告と被告は，既に平成２６年９月２６日の弁論準備手続期日において，充足論と無効論についてほぼ主張立証を尽くしたことを前提に，後記３(3)ア（本件出願は冒認出願に当たるか〔特許法１２３条１項６号〕）の争点を除き，充足論及び無効論について他に主張立証はない旨の陳述をしていたにもかかわらず（第７回弁論準備手続調書参照），平成２６年１１月２０日の弁論準備手続期日において，被告補助参加人は，上記各主張をしたものであるから，上記各主張が時機に後れたものであること，上記各主張を審理するならば訴訟の完結を遅延させることは明らかである。
したがって，上記各主張は，時機に後れた攻撃防御方法として却下する。２争点(3)ア（本件出願は冒認出願に当たるか〔特許法１２３条１項６号〕）に
ついて
事案に鑑み，争点(3)アから判断する。
(1)前記第２，１並びに証拠（甲２，７，２０，２６，３０ないし３４，乙１２，１４，１８ないし２０，２３，２５，丙２ないし５，１５ないし１９，２１，２２，２５，３０，３２，証人Ｂⅰ，証人Ｃⅰ，原告代表者本人。なお，特に断らない限り，証拠の枝番号及び添付資料等の番号の記載は省略する。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
ア乙１４公報等の内容
(ｱ)乙１４公報
乙１４公報には，次の記載がある。
・「【請求項１】基板上に走査信号電極と，映像信号電極と，前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと，前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と，前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と，前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる液晶表示装置において，前記共通電極と前記映像信号電極または前記共通電極と液晶駆動電極は，絶縁膜を介して互いに異なった層に形成されてなることを特徴とする液晶表示装置。」
・「【発明の詳細な説明】【産業上の利用分野】本発明はＯＡ機器等の画像，文字情報の表示装置として用いられる，アクティブマトリックス方式の液晶表示装置の構造に関する。」（段落【０００１】）・「【従来の技術】ガラス等の絶縁基板上に薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴと記す）をマトリックス状に形成し，これをスイッチング素子として用いるアクティブマトリックス型の液晶表示装置（ＴＦＴ－ＬＣＤ）は高画質のフラットパネルディスプレイとして期待が大きい。従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置では，液晶層を駆動する電極として２枚の基板上に形成し対向させた透明電極を用いていた。これは液晶に印加する電界の方向を基板面にほぼ垂直な方向とすることで動作するツイステッドネマチック表示方式に代表される表示方式を採用していることによる。」（段落【０００２】）
・「【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術は液晶層を相互に咬合する櫛歯状の電極により駆動するものであるが，駆動電極として櫛歯状の電極を用いたので光が透過できる有効面積（以下開口率という）を大きくすることが困難である。原理的には櫛歯電極の電極幅を１～２μｍ程度まで縮小すれば開口率を実用レベルまで拡大出来るが，実際には大型基板全面にわたってそのような細線を均一にかつ断線がないように形成することは極めて困難である。即ち，上記の従来技術では，相互に咬合する櫛歯状の電極を用いたために画素開口率と製造歩留まりがトレードオフの関係となり，明るい画像を有する液晶表示装置を低コストで提供することは困難であった。」（段落【０００４】）・「本発明は上記の問題を解決するものであって，その目的は，より製造歩留まりが高くかつ開口率が大きな，明るいアクティブマトリックス型液晶表示装置を提供することにある。」（段落【０００５】）・「「基板上に走査信号電極と，映像信号電極と，前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと，前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と，前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と，前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる液晶表示装置において，［手段１］前記共通電極と前記映像信号電極または前記共通電極と液晶駆動電極を絶縁膜を介して互いに異なった層に形成した。」（段落【０００７】）・「［手段２］前記液晶駆動電極と前記共通電極を少なくともその一部において絶縁膜を介して互いに重畳させ，その重畳部をもって付加容量を形成した。」（段落【０００８】）
・「［手段３］前記液晶駆動電極または前記共通電極の少なくとも一方を互いに異なった層に形成した少なくとも２つの電極により構成した。」
（段落【０００９】）


・「［手段４］手段３において前記液晶駆動電極と前記共通電極を少なくともその一部において絶縁膜を介して互いに重畳させ，その重畳部をもって付加容量を形成した。」（段落【００１０】）・「【作用】上記手段１の如く，共通電極と映像信号電極または共通電極と液晶駆動電極を絶縁膜を介して互いに異なった層に形成することにより，共通電極または液晶駆動電極の形状の設計自由度が大きくなり，櫛歯状電極を用いることなく絶縁基板面にほぼ平行な方向の電界を形成出来る。例えば，上記手段２の如く，前記液晶駆動電極と前記共通電極を少なくともその一部において絶縁膜を介して互いに重畳させることが可能となるので，画素開口率を大きく出来る。また，前記液晶駆動電極と前記共通電極の重畳部をもって付加容量を形成でき，電圧保持特性を改善出来るので，液晶抵抗の低下やＴＦＴのオフ抵抗の低下による画質の低下を補償出来る。他の例としては，上記手段３の如く，液晶駆動電極または共通電極の少なくとも一方を，互いに異なった層に形成した少なくとも２つの電極により構成し，更に上記手段４の如く，液晶駆動電極と共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介して互いに重畳させ付加容量を形成することにより画素開口率を大きく出来，かつ電圧保持特性を改善出来る。また，共通電極と映像信号電極または，共通電極と液晶駆動電極を互いに絶縁膜より異層化することによる効果は上記だけではなく，これらの電極相互間の短絡不良は発生する確率が小さくできるので画素欠陥を低減出来るという効果も有る。」（段落【００１３】）
・「【実施例】〔実施例１〕・・・ガラス基板１上にＣｒよりなるゲート電極１０およびコモン電極（共通電極）１６を形成し，これらの電極を覆うように窒化シリコン（ＳｉＮ）膜からなるゲート絶縁膜２０を形成した。ゲート電極１０上にゲート絶縁膜２０上を介して非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）膜３０を形成しトランジスタの能動層とする。前記ａ－Ｓｉ膜３０のパターンの一部に重畳するようにＭｏよりなるドレイン電極１４，ソース電極１５を形成し，これらすべてを被覆するようにＳｉＮ膜よりなる保護絶縁膜２３を形成した。以上よりなる単位画素をマトリックス状に配置したアクティブマトリックス基板の表面にポリイミドよりなる配向膜ORI1，ＯＲＩ２を形成し，表面にラビング処理を施した。同じくラビング処理を施した配向膜ＯＲ１１，ＯＲ１２を表面に形成した対向基板５０８と，前記アクティブマトリックス基板の間に棒状の液晶分子５１３を含む液晶組成物を封入し，二枚の基板の外表面に偏光板５０５を配置した。」（段落【００１６】）・「さらに，本実施例ではコモン電極１６をゲート電極１０と同一のレイヤーに形成し，ドレイン電極１４および液晶駆動電極であるソース電極１５とコモン電極１６をゲート絶縁膜２０によって絶縁分離した。また，従来使用されていた櫛歯状電極を廃し，ソース電極１５とコモン電極１６をゲート絶縁膜２０を介して重畳させた。このようにドレイン電極１４およびソース電極１５とコモン電極１６を絶縁分離することによりソース電極１５およびコモン電極１６の平面パターンの設計自由度が大きくなり画素開口率を向上させることが可能となる。また，ソース電極１５とコモン電極１６の重畳部は液晶容量と並列に接続される付加容量として作用するので液晶印加電圧の保持能を向上させることが出来る。このような効果は従来の櫛歯状電極では得られないものであり，ドレイン電極１４およびソース電極１５とコモン電極１６を絶縁分離することにより初めて達成される。以上のように，ドレイン電極１４およびソース電極１５とコモン電極１６を異層化することにより平面パターンの設計自由度が大きくなったので，電極形状としては本実施例に限らず多種多彩な構造が採用出来る。」（段落【００１７】）
・「〔実施例１２〕図１９は本発明の第１２の実施例の単位画素の平面図を示す。図２０は図１９中Ｆ－Ｆ′における断面図を示す。本実施例ではコモン電極１６は保護絶縁膜２３上に設けた新たな電極によって構成した。本実施例においても，前記実施例１１と同様にコモン電極はゲート電極１０およびソース電極１５，ドレイン電極１４の全てと異層化されるので，コモン電極１６をゲート電極と平行な方向だけでなくゲート電極と垂直な方向にも引出して網目状とすることが可能となりコモン電圧の波形歪を低減しスミアの発生を防止出来る。」（段落【００３０】）
・【図１９】
・【図２０】
（判決書注：１０はゲート電極〔走査信号配線〕，１４はドレイン電極〔映像信号配線〕，１６はコモン電極〔共通電極〕，２３は保護絶縁膜である。）
(ｲ)特開平７－１５９７８６号（甲３３。公開日平成７年６月２３日。出願人日立。以下「日立公報２」という。）
日立公報２には，次の記載がある。
・「・・・できるだけ高い開口率を実現するために絶縁膜を介して共通電極５と信号電極３を若干（１μｍ）重ね，走査電極方向のみ遮光板１６で遮光した。このようにして，共通電極５と画素電極４とのギャップが２０μｍ，開口部の長手方向の長さが１５７μｍとなり，４４.０％の高開口率が得られた。・・・」（段落【００５９】）
・【図５】
（判決注：３は信号電極〔映像信号配線〕，５は共通電極，６はゲート絶縁膜である。）
(ｳ)特開平７－３０６４１７号（甲３４。公開日平成７年１１月２１日。出願人日立。以下「日立公報３」という。）
日立公報３には，次の記載がある。
・「・・・加えて，さらにできるだけ高い開口率を実現するために絶縁膜２を介して共通電極と信号電極を若干（１μｍ）重ねた。これにより，信号配線に平行な方向のブラックマトリクスは不要になる。そこで図３に示されているように，走査配線電極方向のみ遮光するブラックマトリクス構造とした。ブラックマトリクス２２は図３のように電極群を付設した基板に設けてもよいし，対向側基板に設けてもよい。このようにして，共通電極と画素電極とのギャップが２０μｍ，開口部の長手方向の長さ１５７μｍとなり，４４.０％の高開口率が得られた。・・・」（段落【００３０】）
・【図３】
（判決注：１は共通電極〔コモン電極〕，２は絶縁膜，３は信号電極〔ドレイン電極〕である。）


イ本件明細書等の内容
(ｱ)本件明細書等には，次の記載がある。
・「【産業上の利用分野】本発明は，広視野角・高画質の大画面アクティブマトリックス型液晶表示装置に関する。」（段落【０００１】）・「【従来の技術】従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置の一方の基板上に形成した櫛歯状電極対を用いて液晶組成物層に電界を印加する方式が，例えば，特開平７－３６０５８号や特開平７－１５９７８６号公報により提案されている。以下液晶組成物層に印加する主たる電界方向が，基板界面にほぼ平行な方向である表示方式を横電界方式と称する。図１と図２が従来の横電界方式の例である。共通電極③と走査信号配線①は同じ層に形成されている。さらに映像信号配線②と液晶駆動電極④も同じ層に形成されている。共通電極③と液晶駆動電極④とは，異なる層に分離形成されているが，直線状で平行櫛歯状に配置されている。走査信号配線①と映像信号配線②も同様に直線状平行配置で形成されている。共通電極③と映像信号配線②とは，重ならないように配置されている。付加容量は，共通電極③と，液晶駆動電極④とを，絶縁膜を介して互いに重畳させることで形成している。画素面積の半分ちかくをしめる共通電極③と液晶駆動電極④の表面に関しては，使用している金属材料そのままか，ショートをふせぐための自己酸化膜か，自己窒化膜で被覆している。」（段落【０００２】）・「【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術で横電界方式の液晶表示装置を作る場合，走査信号配線①と共通電極③が同じ層に形成されているために，ショートする確率が高い。同様に映像信号配線②と液晶駆動電極④も同じ層に形成されているのでショートする確率が高い。前者の場合には，水平ライン欠陥となり，後者は点欠陥となって画像品位をいちじるしく低下させる。このために従来の構造では歩留りが低く生産コストが高くなる問題があった。」（段落【０００３】）・「横電界方式では，付加容量を形成しないと，液晶駆動電極の容量が非常に小さくなるためにＴＦＴのリーク電流の画面全体の不均一性がムラとなって見えやすい。そのために，従来技術では共通電極③と液晶駆動電極④とを異なる層に絶縁膜を介して分離形成し，互いに重畳させることで形成しているが，大きな付加容量を形成しようとした場合有効画面を縮少して重畳部分の面積を拡大する方法しかなく光の透過率が悪い原因となっていた。」（段落【０００４】）・「本発明は，上記の問題を解決するものであり，その目的は，より製造歩留りが高く，かつ開口率を大きくでき，コントラストの高い大画面高精細アクティブマトリックス型液晶表示装置をコスト安く提供することにある。」（段落【０００７】）
・「基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線との各交差部に形成された薄膜トランジスターと，前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が，前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と前記対向期板に狭持された液晶層とからなる液晶表示装置において，〔手段１〕前記走査信号配線と前記映像信号配線と，前記共通電極と前記液晶駆動電極とが，それぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離した。」（段落【０００９】）・「〔手段２〕手段１において，前記映像信号配線と前記共通電極少なくとも一部，または，前記走査信号配線と前記共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介して互いに重畳させた。」（段落【００１０】）・「〔手段３〕手段１において，前記液晶駆動電極と前記走査信号配線ならびに前記共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介して互いに重畳させ，その重畳部をもって付加容量を形成した。」（段落【００１１】）・「【作用】上記手段１の如く，走査信号配線と映像信号配線と共通電極と，液晶駆動電極とが，それぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に存在するために，走査信号配線と共通電極の短絡発生確率が小さくなり水平ライン欠陥を低減可能となる。映像信号配線と液晶駆動電極の短絡も発生確率が小さくなり点欠陥が低減する。」（段落【００１７】）
・「上記手段２と上記手段３により，共通電極の一部と映像信号配線ならびに走査信号配線とが絶縁膜を介して互いに重畳させることができるので，画素開口率を大きく出来る。また液晶駆動電極と走査信号配線ならびに共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介して互いに重畳させて形成した付加量を大きくできるので，ＴＦＴのオフ抵抗の低下による画質の低下を防止できる。またこの大きな付加量が走査信号線による液晶駆動電圧の変動を低減する効果があるので，残像の発生を防止できる。」（段落【００１８】）
(ｲ)本件明細書等の参考文献欄には，乙１４公報のほか，日立公報３も記載されている。
また，従来の技術として，アクディブマトリックス型液晶表示装置の一方の基板上に形成した櫛歯状電極対を用いて液晶組成物層に電界を印加する方式を提案するものとして，乙１４公報や日立公報２が記載されている（段落【０００２】）。
ウ本件出願の時期や被告補助参加人における液晶表示技術の開発経過等(ｱ)ホシデン株式会社は，平成７年（１９９５年）９月１０日，「In-PlaneSwitching駆動ＬＣＤの電気光学特性」と題する論文（丙２５。以下「ホシデン論文」という。）を発表した。同論文の内容は，ＩＰＳ方式の液晶ディスプレイの技術のうち，視野角やコントラスト，応答時間等の電気光学特性に関するものであり，電極同士をいかなる層にどのように分離形成するかについては言及がなかった。
(ｲ)「1995Asia   Display国際シンポジウム」（本件学会）は，平成７年（１９９５年）１０月１６日から同月１８日まで開催され，日立から，ＩＰＳ方式の液晶ディスプレイが発表されたほか，日立論文１や日立論文２などが発表された。日立論文２には，その図１（Fig.1）に，共通電極と液晶駆動電極が異なる層に分離形成されている構成が示されていた。
〔丙２１，３２〕


(ｳ)Ｃⅰは，平成７年（１９９５年）頃，被告補助参加人に勤務して液晶表示技術に関する研究開発に従事する中で平成７年（１９９５年）１０月２６日付け作成の技術報告書（丙２）を作成した。同報告書には，ＩＯＰ構造のＴＮ方式の液晶ディスプレイに関するものであるが，高開口率化技術に関するＣⅰの素案として，●（省略）●，すなわち，●（省略）●ものとして，これらの電極同士をオーバーラップさせる構成が示されていた。なお，ＩＯＰ構造とは，「IOTonPassivation」の略であり，透明導電膜であるＩＴＯ（酸化インジウムスズ）をパッシベーション層の上に配置する構造で，被告補助参加人が採用していた構造であった。
また，同報告書には，「ＴＹＰＥＢ」と「ＴＹＰＥ    Ｄ」として，それらの具体的構造が図示されていた。
(ｴ)Ｂⅰは，後記オ(ｲ)のとおり，平成７年（１９９５年）１０月から１１月にかけて，技術報告書（丙４，１８）を作成してこれらを被告補助参加人に提出した。
(ｵ)Ｃⅰは，遅くとも平成７年（１９９５年）１２月頃には，ＩＰＳ方式の液晶表示装置に関する技術検討に取り組んでおり，平成８年（１９９６年）４月頃には，高開口率・広視野角の液晶表示装置を開発する必要性を認識していた。また，Ｃⅰは，その頃から，日立等液晶表示装置の競合他社が出願したＩＰＳ関連特許の出願時期や技術内容等についての調査を行い，その結果を被告補助参加人の特許室に報告していた。同特許室から同年５月１４日付けで２次送付され，Ｃⅰが同年６月３日付けで報告した調査対象の中には，ＴＦＴ電極構造に関する技術として乙１４公報が含まれていた。〔乙１２，丙１５，証人Ｃⅰ〕ところで，Ｃⅰは，乙１４公報の図１４や図２０等を分析して，平成８年（１９９６年）５月から６月頃に，前記(ｳ)のオーバーラップさせる構成を着想したと述べている。〔証人Ｃⅰ〕
(ｶ)平成８年（１９９６年）６月１４日，本件出願がされた。(ｷ)Ｃⅰが作成して被告補助参加人に提出した平成９年（１９９７年）１月２８日付け作成の特許出願稟議書（丙３）には，●（省略）●構成が示されていた（丙３・第３図）。また，同特許出願稟議書には，表紙に●（省略）●との記載がある。
他方，同特許出願稟議書には，発明の核心として，●（省略）●との記載がある。
この点，Ｃⅰが作成して被告補助参加人に提出した，横電界型液晶表示装置の発明に係る特許出願稟議書は，No.１（丙１６の１。作成日平成９年（１９９７年）１月２１日。）に続き，No.２（丙３。作成日同月２８日。），No.３（丙１６の２。作成日同日。）及びNo.４（丙１６の３。作成日同日。）があるところ，Ｃⅰは，No.１の表紙には●（省略）●と，No.４の表紙には●（省略）●と記載し，また，「関連材料」として乙１４公報を記載していた。
なお，Ｃⅰは，本件出願当時において，我が国の特許法が先願主義を採用していることは知っており，それらの特許出願稟議書において，「他社開発中」を理由に特許出願を至急行うように求めていた。〔甲３０，
丙１６，証人Ｃⅰ〕
エ本件発明の出願及びその後の経過
(ｱ)本件出願は平成８年（１９９６年）６月１４日にされたが，弁理士を代理人として付けることなく，原告代表者を発明者，原告を出願人として特許出願された。〔乙２２の１〕
Ｂⅰは，本件明細書等の図面も含めた全てを一人で作成した。本件出願当時における請求項１の記載は，次のとおりであった。「基板上に走査信号配線と映像信号配線と，前記走査信号配線と映像信号配線との各交差部に形成された薄膜トランジスタと，前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と，前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と，前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる横電界方式液晶表示装置において，前記走査線信号配線と，前記映像信号配線と，前記共通電極と前記液晶駆動電極とがそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されていることを特徴とする液晶表示装置。」
また，本件出願当時の明細書の【図３２】には，映像信号配線の両側に，絶縁膜を介して映像信号配線とオーバーラップするように共通電極が配置された構成が示されていたものの（なお，乙１４公報には，同様の構成が示された図は記載されていない。），本文には，「オーバーラップ」の文言の記載はなかった。〔丙３０，証人Ｂⅰ〕(ｲ)特許庁審査官は，平成１５年（２００３年）２月６日付けで，前記(ｱ)の当初の請求項１につき，乙１７公報には，短絡防止のために，映像信号配線と液晶駆動電極とをそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離する課題が記載されており，ＩＰＳ方式のマトリックス基板において，映像信号配線と液晶駆動電極とをそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成する構造も乙１７公報等により周知であるから，乙１４公報において上記構造を採用し，請求項１に係る発明とすることは，当業者にとって容易であるとして，拒絶理由通知をした。〔乙２２の９〕原告代表者は，同年４月１０日，特許庁審査官と面接したが，Ｂⅰは同面接に原告代表者と出席した。〔乙２２の１０〕
そして，原告代表者は，上記面接を踏まえて，同月１８日，前記当初の請求項１に本件発明の構成要件ＦないしＨの構成を追加した構成に補正し，これに対して特許庁審査官は，同年９月８日，本件出願につき特許査定した。〔乙２２の１２，２２の１３，２２の１８〕オ原告代表者及びＢⅰの液晶表示技術に関する知識・経験等
(ｱ)原告代表者について


原告代表者は，大学在学中は機械工学を学び，液晶表示技術については学んだことがなかった。また，原告代表者は，ソニーに入社したことがあるものの，同社に勤務中は液晶表示技術とは無関係の業務に従事していた。
原告代表者は，昭和５６年にソニーを退職した後は原告で勤務している。原告の主たる業務は，金型の設計，製造及び販売，自動車用部品や付属品の製造及び販売，並びにプレス加工業であり，液晶表示技術と直接関連のある業務は行っておらず，液晶表示技術に関する実験が可能な設備や施設を有していたこともない。原告代表者は，原告においても，液晶表示技術に関して，その技術開発や部品製造等の業務に従事した経験はなく，同技術に関する学会への参加の有無に関しては，本件学会にしか参加したことがないと述べている（なお，原告代表者が本件学会に参加したと認めるに足りないことは後記(2)ウ(ｸ)で述べる。）。また，原告代表者は，検討した記憶がある公開特許公報や論文等として，日立公報１，乙１４公報，日立公報２，日立論文１，日立論文２及びホシデン論文（丙２５）を挙げており，ほかに，雑誌の日経エレクトロニクスの液晶関連の記事にも目を通していたなどと述べている。もっとも，原告代表者は，当庁平成２５年（ワ）第１０１５１号損害賠償請求事件において，液晶表示技術に関する論文を読んでもその内容を全部理解できる能力は有していないと供述していた。〔甲７，乙２０〕なお，原告代表者が本件発明を着想したことや，それに至る経過を示すメモやノート類は，本件において何ら提出されていない。
(ｲ)Ｂⅰについて
Ｂⅰは，ソニーやセイコープレシジョン株式会社において液晶パネルの開発業務に従事した経験があり，被告補助参加人から液晶パネルの製造工程に関する技術指導を求められ，平成３年５月頃に被告補助参加人に入社した。Ｂⅰは，平成１０年６月頃に被告補助参加人を退社するまで，被告補助参加人において，研究所や液晶パネルの製造工場で液晶パネルの生産ラインの立ち上げや改善等の業務に従事した。〔甲２０の添
付資料１−１〕
Ｂⅰは，液晶表示技術に関して技術的提案をする内容の技術報告書（丙４，５，１８の１ないし５）等を作成して被告補助参加人に提出していた。
すなわち，Ｂⅰは，技術報告書（丙４。平成７年１０月ないし同年１１月頃に作成。）においては，ＩＯＰ構造でない従来構造の欠点として，ショートが多発して点欠陥による歩留まり低下が多いことを指摘するほか，ＩＯＰ構造について，上記指摘する点を改善するものであるとしてその利点を挙げるとともに，問題点を指摘して製造工程上の解決策を具体的に提案していた。
その後も，Ｂⅰは，「ＴＦＴ・ＬＣＤの開発方向」と題する技術報告書（丙１８の１。平成７年１０月３１日付け作成。）を提出したほか，「視野角拡大と大型パネル開発」と題する技術報告書（丙１８の２。平成７年１１月２日付け作成。）を提出して，日立論文１及び２に加えて広視野角のＴＦＴ方式の液晶表示装置が日立から発表された旨の日本経済新聞の記事を添付しつつ，本件学会で日立が発表したＴＦＴ方式の液晶表示装置の視野角特性がそれまでに開発されたものの中で最高との評価を得ていることを報告し，日立論文２に記載された図を転載して日立論文１及び２について検討を加え，当該論文から判断するところでは被告補助参加人も大至急試作に入るべきであると進言していた。さらに，技術報告書（丙５。平成７年１１月４日付け作成。）においては，本件学会で日立が発表した「Ｉ．Ｐ．ＴＦＴ．ＬＣＤ」すなわちＩＰＳ方式のＴＦＴ液晶表示装置について，広視野角や，高精細，製造プロセスの短縮化，低コスト化といった利点を論じたほか，被告補助参加人が行うべき技術開発として，「ＣⅰさんのまとめてくれたTYPEA,B,C,DのうちTYPEDを開発しないかぎり，10.4”SVGAの市場参入はむずかしいと考えます。」などと記載して，Ｃⅰがその技術報告書（丙２）で提案した「ＴＹＰＥＤ」の構造であれば，開口率が８０％を超えて競業他社との競争力を備えることができる旨を論じていた。ほかに，Ｂⅰは，技術報告書（丙１８の３。平成７年１１月８日付け作成。）では，「世界一の高開口率ＴＦＴ・ＬＣＤパネルを作るために！」と題して液晶パネルの高開口率化について検討していた。また，Ｂⅰは，本件において，本件出願当時について，ＦＦＳやデジタルカメラの市場が急激に立ち上がってきて，小さい液晶パネルでの画素の高密度化が進んでいた時期であり，小さいものであれば，１枚のガラス基板から数百枚の液晶パネルを得られるから，マスクが二，三枚増えても，製造コストにさほど影響しなかった，そのため，本件発明は価値が出るかもしれないと思った旨供述している。〔証人Ｂⅰ〕さらに，Ｂⅰは，本件出願の経過において原告代表者と特許庁審査官と面接した経緯について，自分で書いた本件明細書等に対して拒絶理由通知がされたから，意見書で自分の考えを伝えるよりも，特許庁審査官と面接して本件明細書等の記載について議論をしたほうが，拒絶する理由をより理解することができ，明細書の適切な補正につながると考えて，特許庁審査官との面接に出席した，また，原告代表者からは一緒に出席してほしいと依頼されていた旨供述している。〔証人Ｂⅰ〕(ｳ)原告代表者とＢⅰとは，ソニーに勤務して以来，交友関係が続いている。〔証人Ｂⅰ，原告代表者本人〕
カ原告による出願に係るその他の特許出願
原告，Ｂⅰ，三国電子有限会社を出願人とし，原告代表者，Ｂⅰ，Ｂⅰの父であるＥⅰを発明者とする発明が多数あるところ，その出願時期やその当時にＢⅰが在職した会社等は，別紙「Ｂⅰ氏の在籍会社と大林精工（株），Ｂⅰ氏，三国電子（有）を出願人とする発明の出願時期との関係」に記載のとおりである。〔乙２３，２５〕
なお，Ｂⅰの父は，液晶表示装置に関する業務を行ったことはない。〔証
人Ｂⅰ〕
(2)検討
ア冒認出願に関する主張立証責任について


特許法１２３条１項６号所定の冒認出願において，特許出願がその特許にかかる発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任は，特許権者が負担すると解するのが相当であり，特許法１０４条の３第１項所定の抗弁においても同様に解すべきである。
もっとも，上記のように発明者性の主張立証責任を特許権者が負担すると解したとしても，そのような解釈は，すべての事案において，特許権者において，発明の経緯等を個別的，具体的に主張立証しなければならないことを意味するものではなく，むしろ，先に出願したという事実は，出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認する重要な間接事実であると解される。したがって，特許権侵害訴訟において，発明者性に関し特許権者の行うべき主張立証の内容及び程度は，冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容，それに関する被告の主張立証活動の内容及び程度がどのようなものかによって大きく左右されるというべきであり，仮に被告が，冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく，かつ，その裏付け証拠を提出していないような場合は，特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるが，他方，被告が冒認を裏付ける事情を具体的詳細に指摘し，その裏付け証拠を提出するような場合は，特許権者において，これを凌ぐ主張立証をしない限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはないというべきである。そして，冒認を疑わせる具体的な事情の内容は，発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするか否か，実施例の検証等に大規模な設備や長時間を要する性質のものであるか否か，発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか否か，発明者と主張する者が複数存在する場合に，その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等の個別事情を考慮して判断するべきである。
本件では，本件発明について，原告が，原告代表者が単独で発明したと主張し，被告らはこれを否認し，かえって，Ｂⅰが単独で発明した（若しくはＢⅰとＣⅰが共同発明した）と主張する。
そこで，本件発明の発明者について，上記(1)の認定事実をもとに，以下検討する。
イ乙１４公報と対比した本件発明の内容
(ｱ)乙１４公報は，従来技術より製造歩留まりが高くかつ開口率が大きな，明るいアクティブマトリックス型液晶表示装置を提供することを課題とし（段落【０００５】），その課題の解決手段として，「基板上に走査信号電極と，映像信号電極と，前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと，前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と，少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と，前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と，前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる液晶表示装置において，前記共通電極と前記映像信号電極または前記共通電極と液晶駆動電極は，絶縁膜を介して互いに異なった層に形成されてなることを特徴とする液晶表示装置。」（請求項１）等の発明を開示している。その作用効果は，共通電極と映像信号電極または共通電極と液晶駆動電極を絶縁膜を介して互いに異なった層に形成することによって，画素開口率を大きくすることができるほか，前記液晶駆動電極と前記共通電極の重畳部をもって付加容量を形成でき，電圧保持特性を改善できるので，液晶抵抗の低下やＴＦＴのオフ抵抗の低下による画質の低下を補償でき，さらに，これらの電極相互間の短絡不良が発生する確率を小さくすることが可能となり，画素欠陥を低減できる，といったことがある（段落【００１３】）。
そして，実施例として，【図２０】に図示されるように，ゲート電極（本件発明の走査信号配線に相当する。）とドレイン電極（本件発明の映像信号配線に相当する。）とコモン電極（本件発明の共通電極に相当する。）がそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離された構成が開示されている。
(ｲ)本件発明は，本件発明の構成要件ＡないしＤにおいて乙１４公報の前記請求項１に記載の発明と構成を同じくするものである。そして，前記認定した本件明細書等の記載によれば，本件発明は，従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置の一方の基板上に形成した櫛歯状電極対を用いて液晶組成物層に電界を印加する方式では，共通電極と走査信号配線が同じ層に，映像信号配線と液晶駆動電極も同じ層に形成され，共通電極と液晶駆動電極とは異なる層に分離形成されており，この方式で横電界方式の液晶表示装置を製造する場合，走査信号配線と共通電極が同じ層に形成されているために短絡が発生する確率が高く，同様に映像信号配線と液晶駆動電極も同じ層に形成されているために短絡が発生する確率が高く，前者の場合には水平ライン欠陥となり，後者の場合には点欠陥となって画像品位を著しく低下させることとなり，歩留りが低く生産コストが高くなる問題があったところ（段落【０００２】，【０００３】），上記課題の解決手段として，本件発明の構成要件ＡないしＤの構成を備える横電界方式液晶表示装置において，構成要件ＥないしＨの構成を採用し（段落【０００９】，【００１０】），走査信号配線と映像信号配線と，共通電極と液晶駆動電極とが，それぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に存在することにより，走査信号配線と共通電極の短絡が発生する確率が小さくなり，水平ライン欠陥を低減させることが可能となるとともに，映像信号配線と液晶駆動電極の短絡が発生する確率も小さくなり，点欠陥を低減させることが可能となり，また，映像信号配線と共通電極の少なくとも一部，又は，走査信号配線と共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介して互いに重畳させたことにより，画素開口率を大きくすることができ，加えて，液晶駆動電極と走査信号配線並びに共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介して互いに重畳させて形成した付加量を大きくできるので，ＴＦＴのオフ抵抗の低下による画質の低下を防止でき，さらに，この大きな付加量が走査信号配線による液晶駆動電圧の変動を低減する効果があるので，残像の発生を防止することができるといった作用効果があるというものである（段落【００１７】，【００１８】）。
(ｳ)そうすると，本件発明の技術的思想の特徴的部分は本件発明の構成要件ＥないしＨの構成であるというべきである。


そして，発明者とは，当該発明の技術的思想の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者，すなわち，当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想したか，若しくは実験などによりその具体化に技術的貢献をした者をいうと解されるから，原告代表者が本件発明の発明者であると認められるためには，上記構成要件を着想等したのが原告代表者であると認められることが必要であるということができる。
ウそこで，まず，本件発明の構成要件Ｅの構成について，その構成を着想等したのが原告代表者であると認められるかについて検討する。(ｱ)原告は，原告代表者が，液晶表示技術に関する一定の知識を身につけていたところ，Ｂⅰが被告補助参加人に勤務していた頃に同人に送付するために入手した液晶表示技術に関する論文を検討したり，学会に参加したりするなどして液晶表示装置に関する知識習得に努めていた中で，本件学会で日立から発表されたＩＰＳ方式の液晶表示装置に関して何か発明ができないかと考えていたところ，当時発行されていたＩＰＳ方式の液晶表示装置に関する論文等には，電極や配線が同一の層に形成されている構造ばかりが開示されていることに鑑みると，これらを絶縁層を介して互いに異なった層に形成する構成である本件発明の構成要件Ｅの構成を着想し，完成させるに至ったと主張する。
この点，乙１４公報の記載から本件発明の構成要件Ｅの構成，すなわち，走査線信号配線と映像信号配線と液晶駆動電極と共通電極とがそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離されているという構成を着想するには，乙１４公報の図１９・２０に記載の構成である，走査信号配線と映像信号配線と共通電極とがそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離された構成から，さらに，液晶駆動電極ともそれぞれ絶縁膜を介して互いに異なった層に形成分離された構成とすることにより，走査信号配線と共通電極の短絡発生確率が小さくなり，水平ライン欠陥を低減可能とし，映像信号配線と液晶駆動電極の短絡も発生確率が小さくなって点欠陥が低減することなどが可能となることを予想できるだけの技術的能力を有していることが必要であるということができる。
(ｲ)この点に関して原告代表者は，本件学会において多くの参加者が感銘をうけたＩＰＳ方式の液晶表示装置に関して，何か発明ができないかと考えていたところ，原告代表者が検討した前記論文等には，電極（走査信号配線，映像信号配線，共通電極，液晶駆動電極）のいずれかが同じ層に形成されている構成ばかりが開示されており，これを見て，これらの電極をいずれも異層化することで，電極同士を近づけてもショート（短絡）する可能性を大幅に低減させることができるとともに，電極を近づけることで開口率を上げられること，また，適宜電極を広げたり伸ばしたりずらしたりして，電極をブラックマスクのようにも使えることを思いつき，本件発明を完成させた，と原告の前記主張に沿う供述をする。(ｳ)確かに，乙１４公報には，共通電極と映像信号電極とを，または共通電極と液晶駆動電極とを互いに絶縁膜により異層化することにより，これらの電極相互間の短絡不良が発生する確率を小さくでき，画素欠陥を低減できるとの記載がある（段落【００１３】）。
(ｴ)もっとも，本件発明は，乙１４公報に開示された液晶表示装置に関する従来技術においてもなお，歩留まりが低く，生産コストが高くなる，という課題があり，前記構成を採用することによってこの課題を解決し，より製造歩留まりが高く，生産コストをより安くするという発明であり（段落【０００３】，【０００７】），乙１４公報に接した者が上記課題を認識するには，実際の製造現場において，上記従来技術では，どの程度の割合で製造歩留まりが生じ，そのためにどの程度で余分な生産コストがかかっているのかといった点についての技術的知識，経験が要求されるものと認められる。
(ｵ)しかるに，前記(1)オ(ｱ)によれば，原告代表者は，液晶表示装置に関する技術を専門的に研究したり，液晶表示装置に関して技術開発や部品製造等の業務に従事したりした経験はなく，また，原告には，液晶表示技術に関する実験が可能な設備や施設が備えられていなかったことが認められるのであって，原告代表者には，本件出願当時において，前記のような液晶表示装置に関する実際の製造現場における技術的知識，経験を得るべき経歴や環境が備わっていなかったといわざるを得ない。(ｶ)そして，本件において，原告代表者が上記課題を認識してこれを解決する構成を着想したことについて，その経過を示すようなメモやノート等といったものは何ら提出されていない。


(ｷ)また，原告代表者は，従来技術においてどの程度の割合で歩留まりが生じていて，これが本件発明によりどの程度の割合で歩留まりが高くなるのかについて，被告代理人や裁判所から複数回にわたって質問されても，具体的に説明することができない。〔原告代表者本人〕(ｸ)しかも，原告代表者は，着想の契機として本件学会に参加したことを挙げるが，その点に関する供述は，その内容自体，また，Ｂⅰの供述内容に照らしても，容易に信用することができない。すなわち，原告代表者は，本件学会に参加した理由として，Ｂⅰから本件学会でＩＰＳ方式の液晶ディスプレイに関する発表を見てきたらどうだと言われたというが，講演を聞くこともなく，展示されたディスプレイをわずか１５分程度見ただけで，本件学会で配布された（しかもＢⅰがその内容を高く評価して，技術報告書に添付して被告補助参加人に報告したほどであったにもかかわらず，）日立論文１及び２等の講演資料を持ち帰ることもなかったと供述する（乙２０，原告代表者本人）。また，原告代表者が上記のとおり本件学会に参加した理由を述べるのに対して，Ｂⅰは，日立の講演資料を「チッソのナカガワ」なる者から入手し，日立の発表も同人から説明を受けたと述べており，その内容からすれば，原告代表者に本件学会への参加を依頼すべき事情が窺われない。このように，原告代表者の上記供述は，その内容自体が合理的であるとはいい難く，依頼者となるべきＢⅰの上記供述による裏付けも乏しいから，容易に信用することができないのであり，原告代表者が本件学会に参加したと認めるには足りず，ほかにこれを認めるに足りる的確な証拠はない。(ｹ)さらに，原告代表者は，前記の論文や公開特許公報等を検討したと述べるが，本件発明の先行文献とされる乙１４公報について，同じ技術分野に関する公開特許公報が当時でも相当数あったと推察されるにもかかわらず，特許出願公開番号によって特定するでもなく，単に横電解方式の図面が載っているものを選んだとか，分類から選んだなどと述べるにとどまり，検索方法としては曖昧な説明しかできていない。また，日立論文１についても，陳述書（甲２６）では，日立から取り寄せたと述べていたが，被告代理人に対してはこれを明確に否定して，ソニーの「高田さん」という友人から取り寄せたと述べていて，相反する供述をしている。さらに，原告代表者は，英文読解は得意でなく，日立論文１についてこれを熟読でなく斜め読みした程度でしかなかったことを自認しており，原告代表者は，液晶表示装置に関する技術を専門的に研究したり，技術開発や部品製造等の業務に従事したりした経験がないことに照らしても，原告代表者自身の供述内容からは，原告代表者が着想に至る課題を発見し得るような知見を得ていたと認めることはできない。(ｺ)以上認定した原告代表者の液晶表示装置に関する技術的知識，経験の程度や，原告代表者が従来技術と本件発明の作用効果の対比を具体的に説明できないこと，着想に至る経過を示す客観的証拠が提出されておらず，ほかに着想に至る経過を認めるに足りる証拠がないことに照らすと，原告代表者の前記供述は到底信用することができない。また，仮に原告代表者の供述内容を前提としても，原告代表者は，従来技術においてどの程度の割合で歩留まりが生じていて，これが本件発明によりどの程度の割合で歩留まりが高くなるのか，といった製造現場に関する課題とその解決に関して，具体的な説明をすることができていないこと，しかも，原告代表者は，液晶表示装置の開発や製造に関して業務として従事した経歴や経験がなく，その技術事項について専門的研究をしたこともないといわざるを得ないのであり，さらには，後述するように本件出願はＢⅰが主導的に関与したものであり，本件出願においてＢⅰの関与なくして本件明細書等の作成や特許査定に至ることはできなかったものと認められることを合わせ考慮すると，原告代表者が本件発明の構成要件Ｅに係る構成を着想等したと認めるに足りない。(ｻ)これに対してＢⅰについてみると，前記(1)オ(ｲ)のＢⅰの液晶表示装置に関する経歴と経験，並びに補助参加人に複数の技術報告書を提出したこと，及びその内容が液晶パネルの視野角や開口率といった性能面のみならず，歩留まり等の製造現場における課題についても，その問題点の具体的な指摘と解決方法の具体的提案にまで及んでいることなどに照らせば，Ｂⅰは，本件出願当時，液晶表示装置に関する技術や製造方法等に精通していたものと認められる。
また，前記(1)エによれば，Ｂⅰは，本件出願に当たり，本件明細書等を図面も含めて全て自分自身で作成し，拒絶理由通知を受けると，特許庁審査官との面接に出席して，特許庁審査官と拒絶理由通知の内容について意見を交わし，これを踏まえて補正を行い，特許査定されるに至ったことが認められる（これに対して原告代表者は，自分自身が特許庁審査官に応対した旨述べるが，原告代表者の液晶表示技術に関する技術的知識や経験の程度や，後記エ(ｲ)で述べるとおり，原告代表者がオーバーラップさせる構成をＢⅰに伝えた事実を認定することができないことに照らせば，上記供述は信用することができない。）。
以上の事情を考慮すれば，本件発明の構成要件Ｅに係る構成は，原告代表者ではなく，少なくともＢⅰによって着想されたことが推認できる。そして，本件発明の構成要件Ｅに係る構成の着想に対する関与を窺わせる者は，本件全証拠を精査しても，原告代表者やＢⅰ，Ｃⅰのほかに存在することが認められない。


(ｼ)さらに，前記(1)カによれば，平成８年から平成２０年までの期間において，発明者をＢⅰとする液晶表示装置に関する特許出願が多数存在する一方で，発明者を原告代表者やＢⅰの父であるＥⅰとする液晶表示装置に関する特許出願も多数存在するが，Ｂⅰが被告補助参加人やハンスターに在職していた期間は，おおむね，発明者を原告代表者やＢⅰの父とする特許出願がされているのに対して，発明者をＢⅰとする特許出願がされていないこと，他方，Ｂⅰがそれらの会社に在職していない期間は，おおむね，発明者をＢⅰとする特許出願がされていることが認められ，原告代表者やＢⅰの父が液晶表示装置に関する業務を行ったことがないことをも合わせ考慮すると，かかる特許出願の時期とＢⅰの在職期間との関係に照らし，発明者を原告代表者やＢⅰの父とする特許出願の真の発明者は実はＢⅰであって，Ｂⅰが，特定の会社に在職して当該会社に対して負う忠実義務や秘密保持義務に違反する責めを免れるために，第三者である原告代表者やＢⅰの父の名義を借りて特許出願したと推認されるというべきである。
(ｽ)以上の事情を総合考慮すると，本件発明の構成要件Ｅに係る構成は，原告代表者が着想したとは認めるに足りず，少なくとも，被告らの主張する冒認を疑わせる具体的な事情を凌ぐ立証がされたということはできないばかりか，むしろこれを着想し，具体化して発明を完成させたのは，Ｂⅰであると認めるのが相当である。
エ次に，本件発明の構成要件Ｇの構成について，その構成を着想したのが原告代表者であると認められるかについて検討する。
(ｱ)原告代表者は，本件発明の構成要件Ｇに係る構成を着想した経緯について，前記ウ(ｲ)のとおり本件発明の構成要件Ｅに係る構成を着想して，これを完成させたが，その後も，本件発明のブラッシュアップを考えていたところ，その中で，共通電極等をブラックマスクのように使える構成として，具体的には，共通電極の一部を映像信号配線や走査信号配線とオーバーラップさせる構成を着想したと述べる。
(ｲ)しかし，上記供述からは，原告代表者が着想の契機となった先行文献がどれで，いかなる記載に接したのか明らかでなく，着想に至る経緯は曖昧というほかない。
また，原告代表者が着想したことについて，その結果はもとよりその経過を示すようなメモやノート等といったものは何ら提出されていない。さらに，原告代表者は，完成させた本件発明の内容をＢⅰに伝え，Ｂⅰにおいてその内容から本件明細書等を作成した旨述べるが，本件出願時の明細書をみると，請求項にも，発明の詳細な説明にも，「オーバーラップ」の用語は何ら記載されておらず，映像信号配線の両側に映像信号配線とオーバーラップするように共通電極が配置されている構成についても記載されていないから，その供述内容を前提にしても，原告代表者が前記(ｱ)のオーバーラップさせる構成について，これをＢⅰに伝えていたことを認めることはできず，他にこの点を立証する的確な証拠はない。
(ｳ)この点，Ｂⅰについてみると，前記(1)オ(ｲ)のとおり，本件出願当時において，液晶表示装置に関する技術や製造方法等に精通していたと認めることができること，原告代表者及びＢⅰは，それぞれ，本件明細書等の図面はＢⅰにおいて適宜記載した旨を述べていることを前提にすると，本件発明の構成要件Ｇに係る構成が記載された【図３２】については，Ｂⅰが自らの知見に基づき，その構成の具体的内容を記載したことが推認される。
また，前記(1)エのとおり，本件発明の構成要件Ｇは，本件出願の審査過程における補正により，構成要件Ｆ及びＨとともに，当初の請求項１に追加され，本件特許が特許査定されたところであるが，Ｂⅰは，本件出願について拒絶理由通知を受けると，特許庁審査官との面接に出席して，特許庁審査官と拒絶理由通知の内容について意見を交わし，これを踏まえて，特許査定に至るに必要な補正を行ったと述べており，Ｂⅰが同補正を主導していたと認められる。
加えて，前記(1)オ(ｲ)のＢⅰが作成して被告補助参加人に提出した技術報告書（丙４）の内容から，Ｂⅰが，本件出願当時，ＩＰＳ方式のＴＦＴ液晶表示装置の技術開発に取り組んでおり，高開口率化という本件発明の解決課題について検討をしていたこと，Ｃⅰが被告補助参加人に報告した「ＴＹＰＥＤ」の構成についてその内容を把握していたこと，同構成は電極同士をオーバーラップさせるものであることが認められる。さらに，前記(1)イ(ｲ)のとおり，本件明細書等に乙１４公報のほかに日立公報２及び日立公報３も記載されていることから，Ｂⅰが本件出願より前にこれらの公報に接していたこと，乙１４公報には，ドレイン電極（映像信号配線）より上の層にコモン電極（共通電極）が保護絶縁膜を介して分離形成されている構成が開示されていること（【図２０】），日立公報２及び日立公報３には，信号電極（映像信号配線）の両側に共通電極が絶縁膜を介して一部重なる構成（ただし，信号電極〔映像信号配線〕より下の層に共通電極が形成されており，共通電極を上の層に形成する本件発明とはこの点において具体的構成が異なっている。）が開示されていることがそれぞれ認められる。
以上のとおり認定したＢⅰが有する技術的知識及び経験や，本件出願における主導的関与に加え，Ｂⅰが被告補助参加人において得た液晶表示装置に関する技術内容，Ｂⅰが接した先行文献に開示された技術内容といった事情は，いずれも本件発明の構成要件Ｇに係る構成が，原告代表者ではなく，少なくともＢⅰによって着想されたことを推認させるものということができる。
(ｴ)以上によれば，本件発明の構成要件Ｇに係る構成は，原告代表者が着想したとは認めるに足りず，少なくとも，被告らの主張する冒認を疑わせる具体的な事情を凌ぐ立証がされたということはできないばかりか，前記認定の諸事情に照らし，少なくともその一部をＢⅰが着想したものと推認するのが相当である。


平成２４年１１月２９日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０００７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１１月２７日
判              決
原告       株式会   社スギ   ノマシ   ン訴訟代理人弁護士      松      尾      和      子同                    藤      井      輝      明同                    佐      竹      勝      一同                    小      林      正      和訴訟代理人弁理士      弟子    丸              健同                    渡      邊              誠同                    鈴      木      博      子
被告       シノバ・ソシエテ・アノニム
訴訟代理人弁護士      橋      口      泰      典同                    達      野      大      輔同                    松      本              慶訴訟代理人弁理士      高      橋      詔      男同                    佐      伯      義      文同                    渡      邉              隆
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求の趣旨
特許庁が無効２００８－８００１２４号事件について平成２３年１２月７日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の概要
(1)被告は，発明の名称を「レーザーによって材料を加工する装置」とする，平成６年５月３０日の優先権（ドイツ国）を主張して平成７年５月２２日にされた国際特許出願（ＰＣＴ／１Ｂ１９９５／０００３９０日本における出願番号は特願平８－５００６０２号，公表公報は特表平１０－５００９０３号）に係る特許（設定登録平成１７年５月２７日，特許番号第３６８０８６４号，請求項の数１７。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2)原告は，平成２０年６月３０日，本件特許の請求項１ないし１７につき下記無効理由に基づき無効審判請求（無効２００８－８００１２４号）をした。特許庁は，平成２１年５月１１日，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項２号違反（以下，同条との関係では平成６年法律第１１６号による改正前の特許法を指して「法」という。），法３６条４項違反を理由に，本件特許の請求項１ないし１７に係る発明（以下「本件発明１」等という。）についての特許を無効とする旨の審決（以下「第１次審決」という。）をした。
記無効理由１：本件発明１ないし１７は法３６条４項に規定する要件（実施可能要件）を満たしていない。
無効理由２：本件発明３及び１０は法３６条５項１号に規定する要件（サポート要件）を満たしていない。
無効理由３：本件発明１ないし１７は法３６条５項２号（発明の構成に欠くことができない事項のみを記載）に規定する要件を満たしていない。無効理由４：本件発明１，５及び９は平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項３号（新規性なし。以下，同条との関係では平成１１年法律第４１号による改正前の特許法を指して「法」という。）に該当する。無効理由５：本件発明１ないし１７は特許法２９条２項（進歩性なし）の規定に違反してなされたものである。
(3)被告は，第１次審決を不服として平成２１年９月１５日に審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２１年（行ケ）第１０２７７号）を提起するとともに，同年１２月１１日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする訂正審判請求（訂正２００９－３９０１５１号。以下，後に平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１３４条の３第５項の規定により訂正請求とみなされる前後を通じて「本件訂正」という。また，本件訂正による訂正後の本件特許の請求項１ないし１６に係る発明を「本件訂正発明１」等という。）をした。第１次審決は，平成２２年１月１９日，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１８１条２項に基づき，決定により取り消された。
(4)特許庁は，無効２００８－８００１２４号事件の審理を再開し，平成２２年８月２５日，「訂正を認める。特許第３６８０８６４号の請求項１ないし１６に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「第２次審決」という。）をした。その理由の要点は，①本件訂正は，特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，適法である，②前記無効理由３（法３６条５項２号違反）・無効理由１（法３６条４項違反）・無効理由４（平成１１年法律４１号による改正前の特許法２９条１項３号違反）はいずれも認められない，③本件各訂正発明は甲８（欧州特許出願公開第０５１５９８３Ａ１号明細書）に記載の発明（以下「甲８発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明することができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない（無効理由５），等というものである（無効理由２に係る主張は撤回された）。(5)被告は，第２次審決を不服として平成２２年９月３日に審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２２年（行ケ）第１０２８２号。以下「第２次審決取消訴訟」という。）を提起した。当庁は，本件各訂正発明が甲８発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの第２次審決の判断（前記③の判断）は誤りである旨を判示して，これを取り消した。
(6)特許庁は，これを受けて無効２００８－８００１２４号事件の審理を再開し，平成２３年１２月７日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月１５日，原告に送達された。なお，本件特許については，被告が原告に対して，原告の製品の製造の差止め等を求める訴訟（東京地方裁判所平成２０年（ワ）第１２４０９号事件(甲４３)，知的財産高等裁判所平成２４年（ネ）第１００２３号事件。以下，併せて「別件侵害訴訟」という。）が係属している。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び５の記載は，次のとおりである（下線部は本件訂正による訂正箇所である。）。
【請求項１】
収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービーム（３）を導く液体ビーム（１２）がノズル（４３）により形成され，加工すべき加工片（９）
へ向けられるものにおいて，


前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディスク状液体供給空間（３５）
が形成され，
前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有し，レーザービームガイドとして作用する液体ビーム（１２）へレーザービーム（３）
を導入するため，
前記レーザービーム（３）がノズル（４３）のノズル通路（２３）の前記ノズル
入口開口（３０）の所で収束され，
前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流
速が，十分に高く決められるようにし，
したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧されることを特徴とする，材料を加工する方法。
【請求項５】
レーザービーム（３）を送出するレーザー（１），及び液体ビーム（１２）を形成するノズル通路（２３）を備えたノズル（４３）とビームガイドとしての液体ビーム（１２）へレーザービーム（３）を導入する光学要素（２１，２５）とを有する加工モジュール（７）によって，請求項１ないし４の１つに記載の方法を実施す
る装置において，
前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディスク状液体供給空間（３５）
が形成され，
前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有し，前記光学要素（２１，２５）が，レーザービーム（３）を，ノズル通路（２３）
の前記ノズル入口開口（３０）の所で収束させ，
前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流
速が，十分に高くあらかじめ与えることができ，
したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，液体内における熱レンズの形成が抑圧されてい
ることを特徴とする
装置。
３審決の認定した本件訂正発明１と甲８発明との相違点
(1)相違点１
「液体供給空間」について，本件訂正発明１は「ディスク状」であるが，甲８発明はそのようなものではない点。
(2)相違点２
液体供給空間への液体の供給について，本件訂正発明１は，「ディスク状液体供給空間へ供給される液体が，ノズル入口開口の周りにおいてせき止め空間のないようにノズルからの窓の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間内を前記ノズル入口開口に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲における液体の流速が，十分に高く決められるようにし，したがってフォーカス円錐先端範囲において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される」ものであるが，甲８発明は，「チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，準定常状態が確保される」ものであり，「熱レンズの形成が抑圧される」か不明である点。
４審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。要するに，審決は，①本件訂正は，特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，適法である，②無効理由３（法３６条５項２号違反）・無効理由１（法３６条４項違反）・無効理由４（法２９条１項３号違反）はいずれも認められない，③本件各訂正発明は甲８発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとすることはできない（無効理由５）としたものである。
第３取消事由に関する当事者の主張
１原告の主張
(1)適用法条の誤り（取消事由１）
審決書には，無効理由３を判断するに当たり，「特許法第３６条第５項第２号は，『特許を受けようとする発明が明確であること』を規定する。」（審決４９頁１８行目）と記載されている。法３６条５項２号の規定は，正しくは，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項・・・に区分してあること」であって，審決は適用するべき法条の文言を誤っている。(2)無効理由３（法３６条５項２号に規定する要件を満たすか）についての判断
の誤り（取消事由２）
ア「せき止め空間」の意義が不明確である
審決は，本件特許の請求項１，５の「せき止め空間」の意義を「『せき止め空間』は『液体静止状態』が生じる空間であるが，この場合の『静止』が流速０を意味するものでなく，『ほぼ０』程度のものと解される。」と認定している。しかし，「ほぼ０」程度の流速とは，どの程度の流速を指すのか判断することができず，「発明の外延」，特に，甲８発明との「境界線」が明確ではなく，明確性要件を欠く。すなわち，審決も認定するとおり「液体空間が一つの連通空間である場合，空間内で流速は連続的に変化し，流速が０になる点が存在しない」から，従来技術である甲８発明の液体空間内の流速も０ではないある値をもつ。一方，本件各訂正発明における「液体供給空間」内の流速は，甲８発明よりも速いある値をもっているということができる。このようにみると，甲８発明と本件各訂正発明を峻別する技術思想は，甲８発明よりも流速がどれほど速くされているのかという点に集約され，両者を隔てる「境界線」が明確とならない限り，本件各訂正発明における「技術思想の創作」も明確にならない。
また，審決も認定するとおり「液体空間が一つの連通空間である場合，空間内で流速は連続的に変化し，流速が０になる点が存在しない」のであるから，本件各訂正発明においては，「液体静止空間」なる概念はそもそも想定し得ない。それにもかかわらず，「せき止め空間」の意義を「液体静止空間」であるとしており，審決には，自己矛盾がある。


以上のように，「せき止め空間」なる用語は，用語として技術的意義が不明確であるし，この用語によって特定される「技術思想の創作」も不明確である。「せき止め空間」は不明確であるから，「せき止め空間のない」も同様に不明確である。また，「せき止め空間」の有無を判断するには液体供給空間の高さを特定することが必須であるが，本件特許の請求項１，５の「せき止め空間」については，この点の記載がされていないから明確性要件を欠く。
イ「液体の流速が，十分に高く」の意義が不明確である審決は，本件特許の請求項１，５の「液体の流速が，十分に高く」の意義を「『フォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される』程度に『十分に高い』ことは，明らかである。」としている。
「液体の流速が，十分に高く」は，この用語自体では，比較の程度，基準が不明瞭であって，少なくとも「レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される」か否かを参照しなければ，意義が明確になることはない。ウ   複数の構成部分を一体的に解釈することによる明確性について審決は，原告が不明確性を主張している「せき止め空間のない」及び「液体の流速が，十分に高く」の記載は，「熱レンズ」形成の抑圧に係る記載であり，これらの記載の意義は，「熱レンズ」の形成を抑圧することと「一体的」に解釈することにより明確になる旨を示唆している。
しかし，「せき止め空間のない」なる記載は，「液体供給空間」内の流速を速くすることを意図した趣旨であることを推測できるものの，「液体供給空間」内の流れ自体をいかに解析したとしても，「せき止め空間」の存否に関して判断をすることはできない。また，「液体の流速が，十分に高く」の記載は，この用語自体では，比較の程度，基準は不明瞭である。このように，「せき止め空間のない」及び「液体の流速が，十分に高く」の記載は，これらの用語自体では明確な解釈が不可能であり，少なくとも「レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧され」ているか否かを参照して初めて，「せき止め空間」が存在するか否か，「液体の流速が，十分に高」いか否かが判断可能である。(3)無効理由１（法３６条４項に規定する要件を満たすか）についての判断の誤
り（取消事由３）
審決は，熱レンズの形成を抑圧するためには「液体供給空間の構造」の影響が大きく，この「液体供給空間の構造」が本件訂正により「ディスク状」に限定されたことにより，本件各訂正発明は実施可能であるとする。しかし，審決の上記判断は，熱レンズ発生の程度はレーザーの種類により１００倍も異なり，「液体供給空間の構造」よりも影響が大きいという事実を看過してされたものである。「液体供給空間の構造」で流速に影響を与えるのは，「液体供給空間」の絶対的な高さであり，「液体供給空間の構造」が「ディスク状」に限定されたとしても，何ら流速に限定を加えたことにはならないから，審決の判断は誤りである。また，「液体供給空間の構造」のうち，液体供給空間の高さを変化させた場合，レーザーの入力の増大に伴う出力の変化は，線形となる場合もあれば，非線形的かつ特異的な挙動を示す場合もあり，熱レンズの形成は，特異的に生じ得るもので，その予測は困難である。本件特許の発明の詳細な説明欄には，熱レンズの形成を適切に抑圧するための他の実施条件（レーザーの種類，レーザーの出力，液体供給空間の形状，液体の種類，液体の流速）の相互間の関係についての記載はなく，結果の予測は極めて困難であり，過度の試行錯誤を要するものである。(4)無効理由４（法２９条１項３号に該当するか）についての判断の誤り（取消事由４）
審決は，本件訂正発明１と甲８発明との間に相違点１及び２があるとするが，これらの相違点はいずれも形式的なものにすぎず，この点に関する審決の認定は誤りである。
(5)無効理由５（法２９条２項の規定に反して特許されたか）についての判断の
誤り（取消事由５）
審決は，第２次審決における引用文献記載の発明は，いずれも本件訂正発明１とは技術分野が異なることや，ディスク状の空間を備えていないことなどから，本件訂正発明１を容易に想到することはできないと判断した。しかし，「液体供給空間」を「ディスク状」とするとした点の効果は，審決の認定に係る効果とは無関係であり，審決の認定判断には誤りがある。また，「ディスク状」という限定は，技術的意義を有するものでないから，単なる「液体供給空間」の形状の変更であり，設計的事項である。なお，本件における審決の進歩性判断が，第２次審決取消訴訟の判決に拘束されることはない。
２被告の反論
(1)取消事由１に対して
審決が，第２次審決取消訴訟の判決で指摘された，法３６条５項２号の条文の誤記について訂正しなかった点に誤りがあるが，この点の誤りは専ら形式的なものであり，結論に影響するものではない。
(2)取消事由２に対して
ア「せき止め空間」について
原告は，「せき止め空間」が，甲８発明との境界という点で不明であり，発明の外延が明らかではないので，明確性を欠くと主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。原告の主張を前提とするならば，あらゆる流体に関する特許発明において，具体的な数値により限定しない限り，すべての発明の外延が不明確となりかねないから，原告の主張は妥当性を欠く。「せき止め空間」は「液体静止状態」が生じる空間であるが，この場合の「静止」は流速ゼロを意味するものでなく，ほぼゼロ程度のものを含むとした審決の判断に誤りはない。
イ「液体の流速が，十分に高く」について
「流体の流速が，十分に高く」とは，「『フォーカス円錐先端範囲（５６）』において，『レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される』程度に『十分に高い』」との趣旨であるとした審決の認定，判断に誤りはない。
(3)取消事由３に対して
審決は，「『液体供給空間の構造』が『ディスク状』とされた」ことのほか，加工対象によって，レーザーの種類，レーザーの出力，ノズル径，液体を供給する圧力等がほぼ決まること，各条件間の傾向の存在により結果の予測可能性があることも考慮した上で，本件各訂正発明に係る発明の詳細な説明には，実施可能な程度の記載があると判断したものであり，審決の上記判断には誤りはない。
(4)取消事由４・５に対して
新規性（無効理由４）及び進歩性（取消事由５）については，第２次審決取消訴訟で判断済みであって，その拘束力が及ぶから，同訴訟の判決と同様の判断をした審決には何ら違法はない。
第４当裁判所の判断


当裁判所は，審決の法３６条５項２号についての判断（取消事由２），同条４項について判断（取消事由３）にはいずれも誤りがなく，適用法条についての原告の主張（取消事由１）及び新規性・進歩性に関する主張（取消事由４・５）はいずれも採用の限りではないと判断する。その理由は次のとおりである。
１認定事実
(1)本件特許に係る発明の詳細な説明及び図面（甲２）には，次の各記載がある（図面は別紙のとおり。）。
「本発明は，特許請求の範囲第１項の上位概念に記載された装置に関する。レーザービームは，種々の方法で工業における材料加工－切断，穴あけ，溶接，マーキング及び材料切除－のために利用される。」（３頁１２～１４行）
「レーザービームは，加工過程に必要な強度を発生するために，例えばレンズのような光学要素によって加工すべき材料上に収束される。」（３頁１６～１７行）「ドイツ連邦共和国特許出願公開第３６４３２８４号明細書によれば，レーザービームにより材料を切断する方法が公知であり，ここではこのレーザービームは，切断すべき材料に向けられた水ビーム内に結合され，かつこの中において案内されている。ビームの供給は，ビームガイド（ファイバ）を介して行なわれ，このビームガイドの一方の端部は，ノズル内において発生される水ビーム内に突出している。水ビームの直径は，ビームガイドのものより大きい。公知の装置は，水ビームの直径が，決してビームガイドのものより小さくてはいけないという欠点を有する。
しかし加工場所における大きな強度を維持するために，できるだけ小さなビーム直径が必要である。ビーム直径が小さくなるほど，レーザービーム源のわずかな出力で加工を行なうことができる。」（３頁２０～２９行）「ドイツ連邦共和国特許出願公開第３６４３２８４号明細書の装置のその他の欠点は，水ビーム内に突出したビームガイド端部によって明らかである。すなわちガイド端部の下に死水領域が生じ，この死水領域は，とりわけ流れ内に妨害を形成し，これら妨害は，水ビームの長さにわたって指数状に増大し，かつ最終的に水ビームの分離水滴を生じる。それ故にこの装置によって，３０ｍｍを越す層状のコンパクトなビーム長さを得ることは不可能である。」（３頁３０～３５行）
「この時，ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書において，もはやビームガイドを直接含まない水ノズルを構成することによって，前記の欠点を解消することが試みられている。水ビームを形成するノズルの前に，水入口とノズル入口に対して空間を閉じるフォーカスレンズとを有する水空間がある。このフォーカスレンズは，光学系の一部であり，それによりビームガイドから出たビームは，ノズルのノズル通路内に収束することができる。空間は，水ビームのためにその中にある水が，擬似的に静止状態に，すなわち緊張解除した状態にあるように構成されている。
この時，水ビーム内に結合されたレーザービームのこの第２の構成変形は，ノズル通路入口の周範囲におけるノズルの壁に管理できない損傷を引起こすことがわかった。本発明の課題は，液体ビームを形成するノズルをレーザーのビームによって損傷することなく，レーザービームを材料加工のために液体ビーム内に光学的に結合することができる装置を提供することにある。本発明は，フォーカス光学系によってノズルの範囲に収束したレーザービームが，液体における強度の分布に応じてこの液体を多かれ少なかれ強力に加熱することができるという知識に基づいている。異なった温度，空間的温度勾配を有する液体範囲は，空間的に固有の密度分布を有するだけでなく，空間的な屈折率分布も有する。すなわち空間的な温度勾配を有する液体は，光学的にレンズとして反応し，かつ収束したレーザービームのフォーカス円錐内において，通常発散レンズとして反応する。」（３頁３６行～４頁３行）「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書に示された装置において，ノズル通路入口の上のフォーカス円錐先端の範囲に，熱レンズが生じ，この熱レンズは，ここに示された焦点の場所を上方へずらし，かつ焦点直径を大幅に増加する。それによりフォーカス円錐内のレーザービームの一部は，ノズル壁に，とくにここにおいて利用された液体せき止め空間の方に向いたノズル表面に当たる。この時一方において材料加工のために必要な高い強度によって，この時ノズルの壁が損傷する。」（４頁６～１２行）「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書により公知の構造において，さらに液体として水を利用し，かつレーザービームとして，１．０６４μｍのＮＤ：ＹＡＧのものを利用することは，不利に作用する。この時，このビームは，ちょうど水中において無視できない吸収を有する。収束したビームのピラミッド先端の上側範囲（フォーカス円錐の先端範囲）における水の範囲は，強度分布（軸線における高い強度及び縁におけるわずかなもの）に相応して加熱され，かつ前に予想された熱レンズが生じ，この熱レンズは，ノズル壁の，とくにノズル入口の範囲におけるノズル表面の損傷を引起こし，かつ結局液体ビームを形成するノズルの破壊を引起こす。」（４頁１３～２０行）
「ノズル入口前においてできるだけ液体の静止状態を達成する努力が試みられた。まさしくこの液体静止状態は，熱レンズの構成を可能にし，又は強化する。すなわち（すでにわずかな）吸収によって加熱される液体は，なお強力に加熱されることがなく，それによりレンズ効果を減少するようにするため，できるだけ早く運び去るのではなく，逆に進行する加熱によってなお生じる熱レンズの屈折力の増強が行なわれる。しかし本発明は，別の方法をとる。ここではすべてのことは，できるだけ熱レンズを生じることがなく，又はその作用を大幅に小さくすることにかけている。」（４頁２３～２９行）「さらにノズル装置及びフォーカスユニットを含む加工モジュールの構造的構成は，無視できない小さなビーム吸収の場合にも，熱レンズの効果が，そもそも生じるかぎり，最小に，したがって無視できる程度に維持されるように選択されている。
すなわち本発明は，次のことを提案する。すなわち加熱時間をそもそもできるだけ短く維持するために，液体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，とくにその先端範囲からできるだけ迅速に運び出される。明らかに最善の結果は，わずかな吸収を有するフォーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成される。前記の条件を達成するために，ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書において利用された。液体を静止状態に維持するここに普及された液体せき止め空間を有する液体空間は，完全に回避される。ノズルへの液体供給の高さは，流れの渦形成を減少するために，ほぼノズル通路の直径を有し，又はそれよりわずかだけ大きい。」（４頁３２行～４２行）


「ノズル入口に対向する壁に，ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書におけるようなフォーカスレンズも組込まれず，レーザービームを損失なく伝達する窓が組込まれるだけである。ノズル入口のほぼ真上にあるこの窓だけによって，フォーカス円錐の先端における液体容量をそもそもできるだけ少なく，かつ流速をそもそもできるだけ高く維持することが可能である。」（４頁４３行～４７行）「レーザービームの最適な結合は，焦点が，ノズル開口の平面内に置かれたときに達成される。レーザービームを伝達する窓の，ノズル開口の方に向いた下側は，１００μｍのノズル直径の際に２００μｍないし５００μｍの距離のところにあるようにする。それにより熱レンズの形成を助長する液体せき止め空間が避けられる。」（６頁６行～９行）
「図１に示された材料加工装置は，ビーム源としてＮＤ：ＹＡＧレーザー１を有し，このレーザーは，１．０６４μｍの波長を有するレーザービーム３を送出する。」（７頁１５～１６行）「加工モジュール７は，ビームガイド６によって近くに案内されるレーザービームを平行化するコリメータ２１，加工片９上の加工位置２４に向けられた液体ビーム１２を形成するノズル通路２３を有するノズルブロック４３，及び図３に拡大して示すように，ノズルブロック４３のノズル通路２３のノズル軸線３１の場所における入口開口３０の平面２９に平行化されたレーザービーム２７を収束するフォーカスレンズ２５を有する。ノズル入口開口３０の上に，液体供給導管としてディスク状の液体供給空間３５がある。液体供給空間３５は，ノズル入口開口３０の周囲にせき止め空間として作用する液体空間を持たない。液体供給空間３５の高さは，理論的にはノズル通路２３の横断面の半分を有するだけでよい。しかしこれは，液体の管摩擦損失を減少するため及び渦形成を避けるために，それよりいくらか大きく選定されている。液体供給空間３５の壁内に，ノズル入口開口３０の上においてなるべく反射防止コーティングされた窓３６が挿入されており，これを通ってレーザービームは，フォーカスレンズ２５によってノズル通路２３の入口開口３０の平面内の収束することができる。」（７頁３２～４４行）
(2)甲８の記載
甲８（欧州特許出願公開第０５１５９８３Ａ１号明細書）には，次の記載がある（訳文による。Ｆｉｇ．２は別紙のとおり。）。
ア特許請求の範囲
【請求項１】材料アブレーション装置，特に歯科用ハンドピース（１）において，ボディー（４）および作業ヘッド（５）を画定するケース（２）と，コヒーレント光ビーム（１０）を作業表面まで伝播および案内する光学的手段（６，１６，２２，３２；５０，５２，６６）であって，光軸（１８）を画定し，コヒーレント光発生源（１２）に接続されるようになっている光学的手段と，加圧流体を前記作業ヘッド（５）まで供給し，加圧液状流体発生源（２６）に接続されるようになっている
配管手段（２４，３０；６２）と，
前記配管手段（２４，３０；６２）の下流側の前記作業ヘッド（５）内に位置し，液状流体噴流（３２）を形成するためにこれらの手段に通じているノズル（２０；６４）を備え，前記ノズル（２０；６４）の管路（４４）が前記光軸（１８）とほぼ一直線になり，前記配管手段が，前記ノズル（２０；６４）のすぐ上流側に位置し前記加圧液状流体を受け入れるようになっている少なくとも１つの体積（４６；６０）を備えるチャンバー（３０；６２）を含み，コヒーレント光ビーム（１０）が前記ノズル（２０；６４）の管路（４４）に入る前にこのコヒーレント光ビームが前記体積（４６；６０）を横断し，前記液状流体が，加圧された状態で前記体積（４６；６０）内および前記ノズル（２０；６４）の管路（４４）内に供給されること，ならびにこのノズルにより発生した前記液状流体噴流（３２）が，前記コヒーレント光ビーム（１０）の光学的伝播および案内手段となることを特徴とする装置。
【請求項２】前記光学的伝播および案内手段が，
基本的に，グリップボディーとなる前記ボディー（４）の領域内の前記ケース（２）の内部に位置する光ファイバー（６）であって，端面（８）が前記作業ヘッド（５）の領域内に位置する光ファイバー（６）と，光ファイバー（６）の前記端面（８）の下流側であって前記ノズル（２０）の上流側の前記作業ヘッド（５）の領域内に位置し，焦点がノズル（２０）の前記管路（４４）の内部に位置するよう前記コヒーレント光ビーム（１０）の焦点を合せるのに使用される前記コヒーレント光ビーム（１０）の合焦手段（２２）を備えることを特徴とする，請求項１に記載の装置。（原文１１欄２７行～１２欄３３行。訳文１０頁１行～２８行）
イ発明の詳細な説明
「本発明は材料アブレーション装置に関し，より詳細には，コヒーレント光ビームを使用する歯科用ハンドピースに関する。そのような装置はまた，コヒーレント光ビームにより処理された表面に到達する液状流体噴流を形成させるための手段も備える。」（原文１欄１行～７行。訳文１頁１２～１４行）「ノズルのすぐ上流側に位置する体積は，膨張チャンバーとなるチャンバー内に含まれる。この膨張チャンバーにより，加圧状態で供給される流体の準よどみが確保される。」（原文４欄５～９行。訳文３頁３１～３２行）」


「このハンドピース１は，グリップボディー４ならびに作業ヘッド５を有するケース２を備える。ケース２の内部には，コヒーレント光ビーム１０を光ファイバー６の端部８まで伝播および案内するための手段となる光ファイバーが設置される。光ファイバー６は，コヒーレント光ビーム１０のフレキシブル伝播案内手段１４によりコヒーレント光発生源１２に接続されるようになっている。フレキシブル手段１４は光ファイバー６の延長部により形成されるのが好ましく，そうすることにより２つの伝播案内手段間での接続を回避することができる。コヒーレント光発生源１２はたとえば，パルスモードで供給されマルチモードまたは基本モードＴＥＭ００で動作するＮｄ：ＹＡＧタイプのレーザーで構成される。もちろん他の種類のレーザーも使用することができる。」（原文６欄１１～２８行。訳文５頁２０～２８行）「したがってチャンバー３０により加圧液状流体の準停留が確保され，その後，この流体はノズル２０の管略に入り，液状流体の層流噴流３２が形成される。チャンバー３０は，ノズル２０と最後尾合焦レンズ３４の間に位置する体積を画定し，このレンズは，コヒーレント光ビーム１０がチャンバー３０内に入ることができるよう，合焦光学部２２とチャンバーの間に透明なウインドウ３６を画定する。こうすることにより，最後尾合焦レンズ３４から出たコヒーレント光ビーム１０は，膨張チャンバー３０内にある加圧液状流体内を直接伝播する。したがって合焦光学部２２を出たところの界面は，レンズ－液状流体界面である。このようにビーム１０は加圧液状流体内をノズル２０の管路の入口まで伝播し，次に液状流体の層流噴流３２と結合される。するとこの層流噴流３２はコヒーレント光ビーム１０用の光導波路となる。」（原文７欄３２～５２行。訳文６頁２６～３５行）
「管路２４によって供給される加圧液状流体は膨張チャンバー３０に到達し，このチャンバー内で順定常状態に保たれる。チャンバー３０からはこの液状流体はノズル２０の管路４４を通過し，液状流体の層流噴流３２を形成する。」（原文８欄３１～３６行。訳文７頁１９～２１行）「ノズル２０のレベルにおいて光エネルギーの大きな損失を防止し，特に乱流のリスクを制限するためには，長さが比較的短い管路が有利であり，この管路がコヒーレント光ビーム１０の光軸１８に完壁に一致していることが最も重要である。液状流体噴流３２内においてコヒーレント光ビーム１０の最良の結合が得られるようにするために，焦点がノズル２０の管路４４の内部に位置しかつコヒーレント光ビーム１０の包絡線４５がノズル２０の管路４４の壁に触れないようにして，コヒーレント光ビーム１０が合焦される。したがってそのような特性を保証する合焦光学部が設けられる。」（原文８欄５８行～９欄１５行。訳文７頁３３～８頁５行）「加圧液状流体中を伝播するコヒーレント光ビーム１０にとって高品質な光路を保証するために，膨張チャンバー３０の内部にある自由体積４６は，最後尾の合焦レンズ３４とノズル２０の管路４４の入口の間を通るコヒーレント光ビームが通過する体積の全部は少なくとも包含する。次に，管路４４の入口側に収束するコヒーレント光ビーム１０は界面を通過することなく管路４４に入るが，この管路４４自体は完全に自由である。」（原文９欄２９～４０行。訳文８頁１２行～１７行）」「したがって自由体積４６内にある液状流体自体も加圧されており，これにより液状流体の均質性が増加し，したがってこの自由体積４６の内部のコヒーレント光ビーム１０のための光路の品質が向上する。上で記載した種々の適切な手段により発生する液状流体噴流３２は，ノズル２０の管路２４の入口から少なくとも１cm程度の距離までは完全に層流である。」（原文９欄４６～５６行。訳文８頁２０～２６行）
２取消事由についての判断
(1)取消事由１について
原告は，審決が適用条文の内容を誤って記載した旨主張する。法３６条５項２号の条文は，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項・・・に区分してあること」であり，審決が同号の条文として「特許を受けようとする発明が明確であること」と記載した点には誤りがある。しかし，上記の誤りは，条文の内容を記載する際の誤記であって，審決の結論に影響するものではない。原告のこの点の主張は，採用できない。
(2)取消事由２について
当裁判所は，本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，法３６条５項２号の要件を満たすと判断する。その理由は以下のとおりである。
ア「せき止め空間」について
(ｱ)「せき止め空間」あるいは「せき止め空間のない」は，本件発明１の技術分野である流体力学の分野における学術用語ではない（甲２５，３２，３３）。一般に，「せきとめる」には，「さえぎりとめる。さえぎる。」の意味があり，流体力学の分野では「せき」とは，「水路を板又は壁でせき止め，これを越えて水が流れる場合」を意味するが（甲２５の資料８（「改訂版流体の力学」）の６４頁），これらを前提としても，特許請求範囲の記載のみから「せき止め空間」あるいは「せき止め空間のない」の意義を一義的に確定することは困難である。


(ｲ)そこで，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明の記載事項を参照することとする。発明の詳細な説明には，「せき止め空間」あるいは「せき止め空間のない」に関し，①従来技術である「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書」(甲８)に示された装置においては，「空間」（水入口とノズル入口に対して空間を閉じるフォーカスレンズとを有する水空間）は，「水ビームのためにその中にある水が，擬似的に静止状態に・・・構成されている。この時，水ビーム内に結合されたレーザービームのこの第２の構成変形は，ノズル通路入口の周範囲におけるノズルの壁に管理できない損傷を引起こすことがわかった。」，②上記装置においては，「ノズル通路入口の上のフォーカス円錐先端の範囲に，熱レンズが生じ，・・・それによりフォーカス円錐内のレーザービームの一部は，・・・とくにここにおいて利用された液体せき止め空間の方に向いたノズル表面に当たる。」，③「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書において利用された。液体を静止状態に維持する…液体せき止め空間を有する液体空間・・・」，④「本発明」による装置においては，「加熱時間をそもそもできるだけ短く維持するために，液体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，とくにその先端範囲からできるだけ迅速に運び出される。明らかに最善の結果は，わずかな吸収を有するフォーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成される。」，「熱レンズの形成を助長する液体せき止め空間が避けられる。」，「ノズル入口開口３０の上に，液体供給導管としてディスク状の液体供給空間３５がある。液体供給空間３５は，ノズル入口開口３０の周囲にせき止め空間として作用する液体空間を持たない。」との記載がある。上記①ないし④のとおりの発明の詳細な説明の記載を参照すると，「せき止め空間」（液体せき止め空間）とは，同空間において液体が静止するために，透過するレーザービームにより温度が上昇し，これによって発生した熱レンズによってレーザービームの焦点がずれ，ノズル壁の損傷を引き起こす空間を意味すると解すべきであり，「せき止め空間のない」とは，上記の意味での空間がないとの意味に解するのが相当である。もっとも，流体空間が一つの連通空間である場合，空間内で流速は連続的に変化し，流速が完全に零になることはないと認められるから，ここでの「静止」とは，流速が完全に零であることを意味するものではなく，ほぼ零を含むと解すべきである。
原告は，液体供給空間の高さが特定されない限り「せき止め空間」の有無を判断できないとも主張するが，「せき止め空間」は前記のとおりと理解されるものであって，液体供給空間の高さが特定されない限り「せき止め空間」の有無を判断できないものではない。
イ「流体の速度が，十分に高く」について
特許請求の範囲には「十分に高」いとされる液体の速度については特段の数値限定等はされておらず，その意義を特許請求の範囲の記載から，一義的に確定することは困難である。そこで，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照すると，液体の流速については，「すなわち加熱時間をそもそもできるだけ短く維持するために，液体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，とくにその先端範囲からできるだけ迅速に運び出される。明らかに最善の結果は，わずかな吸収を有するフォーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成される。」，「ノズル入口のほぼ真上にあるこの窓だけによって，フォーカス円錐の先端における液体容量をそもそもできるだけ少なく，かつ流速をそもそもできるだけ高く維持することが可能である。」との記載がある。
これらの記載からすると，「液体の流速が，十分に高く」することは，液体がレーザービームによって加熱される時間を短くすることで熱レンズの発生を防止しようとするものであるから，「液体の流速が，十分に高く」とは，「フォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味するものと解される。
ウ小括
以上のとおり，「せき止め空間」及び「液体の速度が，十分に高く」のいずれについても，その意義は明確であり，本件特許に係る特許請求の範囲の記載には，法３６条５項２号の規定に反する不備はない。
(3)取消事由３について
当裁判所は，本件明細書の記載は実施可能要件（法３６条４項）を満たすものと判断する。その理由は以下のとおりである。