ア原告の親会社であるキリンホールディングス株式会社の前身である麒麟麦酒株式会社は，明治４０年２月に設立された企業であり，その後事業の拡大をし続け，キリンホールディングス株式会社及びその連結子会社と持分法適用関連会社によって構成されるキリングループを形成し，キリンホールディングス株式会社を持株会社として，国内綜合飲料事業，オセアニア綜合飲料事業，海外その他綜合飲料事業，医薬・バイオケミカル事業，その他の事業が行われている（甲３７，５７）。キリンホールディングス株式会社の連結子会社及び持分法適用関連会社は，１７８期有価証券報告書（平成２８年１月１日～同年１２月３１日）によると，それぞれ１８８社，１８社であり，１７９期有価証券報告書（平成２９年１月１日～同年１２月３１日）によると，それぞれ１７０社，２２社であり，キリンホールディングス株式会社の１７８期の連結売上高は，約２兆７５０億円であって，１７９期の連結売上収益は，約１兆８６３７億円である（甲３７，５７）。イ原告ら商標は，「日本商標名鑑」（昭和５１年９月２７日発行。甲１４），「日本商標名鑑’９７」（平成９年１０月１日発行。甲１５）にそれぞれ掲載され，これらの商標の説明として，「同社（麒麟麦酒株式会社）の代表的商標として各類にわたり登録され，同社の製品であるビール（ラガービール・黒ビール・スタウト）・清涼飲料（オレンジエード・レモン・タンサン）のラベル及びびん・箱などの容器に使用されている。」と記載され，また，麒麟麦酒株式会社に関して，「販売量世界第三位のビール会社として業界をリードしている。」などと記載されている。さらに，原告ら商標のうち，引用商標３，４，７と同一の構成からなる商標は，「日本有名商標集」（甲１６）にも掲載され，「Ｇｏｏｄｓ／Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」の項目には，「Ｂｅｅｒ，Ｗｈｉｓｋｙ，Ｗｉｎｅ，Ｓｏｆｔｄｒｉｎｋ，Ｆｒｕｉｔ    ｊｕｉｃ
ｅ，Ｃｏｆｆｅｅ，Ｔｅａ」などが記載されている
ウ原告ら商標と同一の構成の商標は，以下のとおり，農産物を含む食品に係る指定商品について，防護標章登録がされており，原告ら商標は，「とうもろこし」などの農産物を含む食品に係る指定商品について，商品又は役務の出所の混同を来すほどの強い識別力を備えており，そのような程度に至るまでの著名性を有している。
引用商標３，４，７と同一の構成である「ＫＩＲＩＮ」の文字からなる商標については，指定商品「とうもろこし，豆，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，野菜，冷凍野菜，加工野菜，穀物の加工品」を含む，広範囲に及ぶ指定商品及び指定役務について防護標章登録されている（甲１８，１９）。引用商標６と同じ構成である「キリン」の文字からなる商標については，指定商品「豆，穀物の加工品，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，冷凍野菜，加工野菜」を含む，広範囲に及ぶ指定商品及び指定役務について防護標章登録されている（甲２０）。
引用商標５と同一の構成である「麒麟」の文字からなる商標については，指定商品「豆，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，冷凍野菜，加工野菜，穀物の加工品」を含む，広範囲に及ぶ指定商品及び指定役務について防護標章登録されている（甲２１）。
エこれまでにされた異議の決定や審決では，「麒麟麦酒株式会社」が，わが国のビール業界において屈指の存在であり，「麒麟」，「ＫＩＲＩＮ」，「麒麟」の図形商標及び「キリン」が，麒麟麦酒株式会社の著名な略称として，また，麒麟麦酒株式会社の業務に係る商品「ビール」等を表示する商標として使用されて，取引者，需要者の間に広く認識されていたなどと認定されている（甲２４，２５）。また，知財高裁における各裁判例でも，「ＫＩＲＩＮ」の文字商標につき，「キリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていると認められると判断されている（甲２６～２９）。オ上記ア～エからすると，原告ら商標は，「ビール，清涼飲料」にとどまらず，少なくとも食品事業に関連する商品（「酒類，茶，コーヒー」など）を表示する代表的出所標識として取引者，需要者の間で広く認識されているものであり，その使用期間及び使用規模からすると，その周知・著名性の程度は，極めて高い。
(2)原告ら商標の独創性
原告ら商標は，想像上の動物である「麒麟」と，ウシ目キリン科の動物である「キリン」を表したものと認識されるものであり，キリングループの商品又は役務との関係で，独創性の程度が高い表示といえる。
(3)本件商標と原告ら商標との類似性について
原告ら商標からは，いずれも「キリン」の称呼が生じ，想像上の動物である「麒麟」と，ウシ目キリン科の動物である「キリン」の観念が生じる。他方，本件商標からは，前記のとおり，「キリンコーン」のほか，「キリン」との称呼も生じ，想像上の動物である「麒麟」と，ウシ目キリン科の動物である「キリン」の観念が生じるから，原告ら商標と本件商標は，類似している。(4)本件指定商品とキリングループの業務に係る商品との関連性等本件指定商品である「とうもろこし」は，食品に係る商品である。他方，キリングループは，食品事業を中核とする多角経営企業であって，キリングループの事業会社は，コーンポタージュスープ，野菜ジュース，スムージーなど農産品を原材料とした食品，加工品，飼料を多数取り扱っており，特定産地のホップを使用したビールの製造，販売や特定産地の果実を使用した酎ハイの製造，販売もしている（甲５８～６８，７０～７４）。キリングループの業務に係る商品は，食品事業に関連する商品である。


また，原告及びキリンビール株式会社は，農産物の生産・販売等と密接な関係を有する事業活動をしており（甲４１），原告が原告ら商標と社会通念上同一と認められる商標を使用して，「とうもろこし」の販売をしたこともあった（甲４２）。そして，キリングループは，農業法人に出資し，日本産ホップの持続的生産など，農業を通じた地域活性化に向けてさまざまな取組みを推進している（甲７５，７６）。上記のとおり，本件指定商品「とうもろこし」と原告ら商標が使用されたキリングループの商品とは，いずれも食品に関する商品であること，原告ら商標を付したキリングループの商品の原材料に農産物が使用される場合は，決して少なくなく，特にコーンポタージュスープは，「とうもろこし」を原材料とする商品であること，食品の分野で原告ら商標がキリングループの商品を示すものとして取引者，需要者の間で周知・著名になっており，原告らが農産物の生産等と密接な関係を有する事業活動をしていること，両商品の購入者等は，共に特別な専門的知識経験を有しない一般消費者であることからすると，両商品の関連性の程度は高いといえる。
(5)小括
以上を踏まえて，本件指定商品の取引者，需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すると，本件商標登録出願時において，本件商標は，これを被告が本件指定商品に使用するときは，その商品があたかもキリングループと経済的又は組織的に何らかの関係がある者の生産・製造，販売に係る商品であるかのように，商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものである。法解釈としても，商標法６４条と同法４条１項１５号との混同範囲は同一と考えられるところ（甲７７），原告ら商標が，指定商品「とうもろこし」等について防護標章登録されている事実からすると，「とうもろこし」などの農産物を含む食品に係る指定商品について，原告ら商標が使用されると，キリングループの業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあることは明らかである。また，本件商標において，本件指定商品「とうもろこし」の普通名称にすぎない「コーン」の文字が，「キリン」の文字の後に付されたからといって，「キリン」の文字部分に強く印象が残る以上，キリングループの業務に係る商品と混同を生ずるおそれは否定できない。
したがって，本件商標は，仮に商標法４条１項１１号に該当しない場合においても，キリングループの業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり，同法４条１項１５号に該当するものである。
第４被告の主張
１取消事由１について
(1)本件商標が一体として認識，称呼されるべきであること本件商標は，長音記号も含めても全体で６文字であり，これより生じる称呼も６音からなるから，「やや冗長」という評価は当てはまらないし，本件商標において「キリン」と「コーン」を区切って称呼することは明らかに不自然である。また，「コーン」という用語は，特に食品業界においては，「スイートコーン」，「コーンスープ」，「コーンスターチ」，「コーンフレーク」，「とんがりコーン」，「カプリコーン」，「ジャイアントコーン」，「シュガーコーン」のように，「○○コーン」，「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている実情がある。
以上からすると，本件商標に接した需要者は，これを一体の商標として認識し，称呼するのが自然である。
(2)本件商標と引用商標の類否
ア外観
引用商標１，６は，「キリン」の片仮名文字を黒字の横書きしたものであり，引用商標２は，「キリン」の片仮名文字を黒字の縦書きしたものである。これに対し，本件商標は，「キリンコーン」の片仮名文字を茶色で縁取り，その内側を黄色で表されており，かつ，やや丸みを帯びた親しみやすい字体であり，上記の引用商標１，２，６とは外観において大きく異なる。また，前記のとおり，本件商標は，６文字が一体として認識されるものであり，３文字の引用商標とはその点においても大きく異なる。
なお，引用商標４，７は，いずれもアルファベット文字「ＫＩＲＩＮ」であり，引用商標５は，漢字「麒麟」であることから，本件商標とは外観上の差異が明確である。
イ称呼
本件商標より生じる「キリンコーン」の称呼は，全体として長音を含み６音からなり，よどみなく一気に称呼できるものであるところ，引用商標の称呼は，いずれも短い３音からなる「キリン」であり，両称呼をそれぞれ称呼したときには語感語調が大きく異なる。
ウ観念
本件商標は，「キリンコーン」という造語であり，特定の観念を生じない。したがって，本件商標と引用商標とは観念上比較できない。本件商標と引用商標を比較すると，外観，称呼，観念のいずれにおいても大きく異なっている。
エ取引の実情
以下に示すとおり，本件指定商品「とうもろこし」の具体的な取引の状況からすると，原告あるいは原告と経済的又は組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるとの誤認混同が生じるおそれはない。
実店舗における本件商標を付した「とうもろこし」の販売被告は，本件商標を付した「とうもろこし」を，被告住所と同じ場所にある実店舗及びインターネットにおいて販売しているところ，実店舗は，被告の屋号である「かに太郎」が目立つように大きく表示されており，「北海道カニ・海産物・旬野菜専門店」と表示されている（乙２１）。


シーズン中，被告は，近隣にある旭山動物園にちなんで名付けられた「ライオンコーン」，「白くまコーン」，「キリンコーン」，「象もろこし」という各種の「とうもろこし」を販売している。販売の形態としては，産地直送（農園から直接発送する）という形で，客が，店舗内で「ライオンコーン」，「白くまコーン」，「キリンコーン」，「象もろこし」の中から「とうもろこし」を選択して購入し，商品は，後日，化粧箱（乙２６）に入って配送される。化粧箱の側面には，「白くまコーン（白）」，「ライオンコーン（黄）」「象もろこし（ビッグ）」「キリンコーン（バイカラー種）」と記載され（乙２６の１頁），該当する商品の右側の空欄に〇を付けて配送される。これらの販売形態からすると，被告の実店舗に来た客が，「キリンコーン」のことを，原告の製造した「とうもろこし」であるなどと誤認したり，原告が「とうもろこし」の販売主体であると誤認したりすることはあり得ない。インターネットにおける本件商標を付した「とうもろこし」の販売a被告が開設するホームページ（以下「被告ホームページ」という。）被告ホームページでは，「かに太郎」という被告の屋号が冒頭に大きく表示されており，１頁目には，「【送料無料】北海道旭川近郊産とうもろこし    旭山動物園キリンコーン（バイカラー種トウモロコシ）１０本入り」との表示がされ，３頁目には，「北海道旭川美瑛富良野産あさひやま動物園キリンコーン」との表示がされている。また，５頁目には，「とうもろこし」を育てている様子が記載され，６，７頁目には，黄色の粒と白色の粒が３：１の割合であり，生で食べられることなどが記載され，９，１０頁目には，「農家さんと直接契約」などと記載されて生産する過程が記載され，２３，２４頁目には，「実店舗所在地・会社概要」「(省略)」「かに太郎店主Ｙ」という表示がされている。
これらの表示内容からすると，被告ホームページを見た消費者が，「とうもろこし」の生産者，販売者が原告であると誤認するおそれはない。ｂ楽天市場における被告のページ（以下「楽天市場ページ」という。）楽天市場ページでは，「かに太郎」という被告の屋号が冒頭に大きく表示されており，２頁目には，「白くまコーン」が楽天市場のとうもろこしランキングで１位を獲得したことや，被告が商品の売上げの一部を旭山動物園に寄付していることなどが表示されている。そして，２頁目から３頁目にかけて，「ライオンコーン」，「象もろこし」，「白くまコーン」などと並べて「キリンコーン」が販売されている。また，５頁目には，商品が「かに太郎」の包装箱に詰めて発送されることが記載されている。これらの表示内容からすると，楽天市場ページを見た消費者が，「とうもろこし」の生産者，販売者が原告であると誤認するおそれはない。ｃヤフーショッピングにおける被告のページ（以下「ヤフーショッピングページ」という。）
ヤフーショッピングページでは，「かに太郎」という被告の屋号が冒頭に大きく表示されており，１頁目には，バイカラー種とうもろこし旭山動物園キリンコーン（北海道産スイートコーン）黄色と白い粒がまばらにある生トウモロコシ。産地直送」などと記載されており，２頁目には，「北海道旭川美瑛富良野産あさひやま動物園キリンコーン」と表示され，３，４頁目には，商品の詳しい説明が記載されている。そして，７頁目には，「ライオンコーン」，「白くまコーン」，「象もろこし」と並べて「キリンコーン」が販売されている。これらの表示内容からすると，ヤフーショッピングページを見た消費者が，「とうもろこし」の生産者，販売者が原告であると誤認するおそれはない。
オ以上のとおり，本件商標と引用商標を比較すると，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なっており，取引の実情に照らしても，非類似の商標である。被告は，旭山動物園との協力関係の下に，「とうもろこし」に動物の名前を付けて子供から大人まで親しみやすく覚えやすい名前ということで本件商標を出願したものである。「とうもろこし」を生産，販売していない原告は，全く使用する意思がないにもかかわらず，本件商標と同じ「キリンコーン」の商標を「とうもろこし」を指定商品として出願し，商標登録を得ている（乙１９）。
(3)本件指定商品と引用商標の指定商品の類否
ア本件指定商品について
被告は，従前から「野菜」である「とうもろこし」を生産，販売しており，「穀物」である「とうもろこし」は生産，販売したことがないし，今後も生産，販売するつもりはない（乙３，８，９，１６，１７，２３，２６）。本件商標には「３３Ａ０１」という穀物類の類似群コードが付いているが，この類似群コードは，特許庁が審査の便宜上機械的に付けたにすぎず，被告は，「野菜」としての「とうもろこし」を生産，販売するに当たって使用する目的で指定商品を「とうもろこし」と記載して出願したのであり，出願時の資料にも，本件訴訟の証拠と同様に，「野菜」としての「とうもろこし」を生産，販売している資料を提出している。
本件商標に適用される旧審査基準においては，「野菜」である「とうもろこし」と「穀物」である「とうもろこし」とが区別されておらず，被告は，「野菜」としての「とうもろこし」に使用する目的で，本件指定商品を「第３１類とうもろこし」としたのであり，本件指定商品が「穀物」としての「とうもろこし」とされる理由はない。
したがって，本件指定商品の類否を判断するに当たっては，「３３Ａ０１」という類似群コードを重視すべきではなく，本件指定商品である第３１類「とうもろこし」及び被告が生産，販売している「野菜」としての「とうもろこし」と，引用商標の指定商品とを比較して，商品の出所について誤認混同を生ずるおそれあるか否かを判断すべきである。
イ引用商標の指定商品について
引用商標１の指定商品について
引用商標１の指定商品は，「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン」である。
これらの商品の生産者は，米や麦を生産する農家であり，通常，とうもろこしを生産する農家とは一致しない。
また，引用商標１の指定商品を販売するのは，精米店や麦の卸売業者であり，「とうもろこし」を販売する野菜直売所や八百屋とは一致しない。スーパーマーケット等の総合小売店ではいずれの商品も販売しているが，「野菜」としての「とうもろこし」と「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン」の商品の陳列場所は異なる場合がほとんどである。
引用商標１の指定商品は，ご飯などの主食を製造するために使用されるが，本件指定商品は，蒸したり焼いたり，サラダに入れるなど，副菜として使用されるものであり，用途も一致しない。
したがって，本件商標をその指定商品「とうもろこし」に使用したとしても，引用商標１の指定商品を生産，販売する者との間で出所の混同が生じるおそれはなく，本件指定商品と引用商標１の指定商品は類似しない。
引用商標２の指定商品について


引用商標２の指定商品の一つである「野菜（「茶の葉」を除く。）」は，本件指定商品である「とうもろこし」と比較的近いとはいえるが，原告は「とうもろこし」を生産，販売しておらず，出所の混同は生じないから，本件指定商品と引用商標２の指定商品は類似しない。
引用商標２～７のその他の指定商品について
ａ被告が生産，販売している「とうもろこし」と，引用商標４の指定商品中の「豆」とは，生産・販売部門が一致せず，原材料や用途も異なっており，出所の混同を生じるおそれはないから，本件指定商品と引用商標４の指定商品は類似しない。
ｂ被告は，「野菜」としての「とうもろこし」を生産し，そのまま加工せずに販売しているのであり，とうもろこしの加工品は生産，販売していない。引用商標３，５，６の指定商品中の「穀物の加工品」と「とうもろこし」は，生産・販売部門が一致せず，用途も異なっているのであり，出所の混同を生じるおそれはないから，本件指定商品と引用商標３，５，６の指定商品は類似しない。ｃ「加工済みとうもろこし」や「冷凍とうもろこし」を製造販売する業者は，被告のような「生のとうもろこし」を生産，販売する農家とは別の業者であり，販売部門も通常異なっているから，本件指定商品と引用商標２，４～７の指定商品中の「加工野菜」，「冷凍野菜」は類似しない。
２取消事由２について
(1)本件商標と原告ら商標が非類似であること
前記１(2)のとおり，本件商標と原告ら商標は，外観，観念，称呼のいずれでも類似せず，非類似である。
(2)原告ら商標の周知著名性について
原告は，自らを「日本綜合飲料事業を展開するキリン株式会社」（乙１８）と表示し，「キリングループの歴史」として「時代がめまぐるしく変化する中でも常にお客さまの暮らしに寄り添い，あたらしい飲みものをお届けしてきました。」（乙１の１頁）と表示している。また，原告のグループ会社の事業範囲には，「とうもろこし」の生産・販売やそれに類似する事業は含まれていない。そうすると，キリングループの中核をなす事業として広く知られるのは，飽くまでもビール，アルコール飲料，清涼飲料水等の飲料事業であり，「ＫＩＲＩＮ」，「キリン」，「麒麟」の文字及び「麒麟」の図形の周知著名性が認められたとしても，上記飲料分野に限られるのであって，本件指定商品である「とうもろこし」を含む雑穀類及び野菜等の食品分野全体にまで周知著名性が及んでいるものではない。(3)本件指定商品とキリングループの業務に係る商品との関連性等について本件審決が指摘するとおり，本件指定商品とキリングループの業務の係る商品の生産・販売部門，原材料，用途が全く異なり，両商品の需要者が一般消費者であるという以外に共通点はないから，関連性は極めて薄いというべきである。この点，原告は，グループの事業会社が，コーンポタージュスープや野菜ジュース，スムージー等を取り扱っていること，特定産地のホップを使用したビールや特定産地の果実を使用した酎ハイの製造販売をしていること等を挙げ，経営多角化をしていると主張するが，コーンポタージュスープは，「ホット専用缶飲料」（甲６０）であるし，野菜ジュースも「飲料」である。また，コーンポタージュスープには，「ＫＩＲＩＮ」の文字及び赤道と緯度を表した楕円状の地球儀のような図形及び「世界のkitchenから」の文字等が表示されており「キリン」の文字表記がない。さらに，当該シリーズの商品と思われる「とろけるカオスープ」の商標出願の指定商品が，第３２類「ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，アルコールを含有しない飲料，アルコールを含有しない麦芽飲料，アルコール分を含有しないビール風味の清涼飲料，アルコール分が１％未満のビール風味の炭酸飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料」であることからすると，「濃厚コーンスープ」も飲料として流通，販売されるものといえる。そうすると，商品の需要者である一般消費者は，キリングループについて，「飲料」を製造販売している会社と受けとめるのが通常であって，キリングループが，「とうもろこし」を含む農産物を生産・販売しているとまでは想起・連想しないとみるべきである。
また，原告は，「とうもろこし」を販売したり，農業を通じた地域活性化の取組みを行ったりしていると主張するが，これらの活動は，原告やキリンビール株式会社が単独で農作物を生産，販売するというものではない。ＣＳＲ活動の一環として，原告やキリンビール株式会社が地域貢献活動をしているというものであり，原告が農産物の生産・販売等と密接な事業活動をしているとまでは認められないというべきである。
(4)原告ら商標の独創性について
原告ら商標中，「キリン」については，動物を表す語として辞書等にも記載された一般に親しまれた語であり，造語と異なり，独創性はない。(5)本件指定商品とキリングループの業務に係る商品との関連性等について本件指定商品「とうもろこし」は，夏から秋に収穫され，インターネットを利用した通信販売により取引者，一般需要者に提供される「野菜」に属する商品であるところ（乙１６，２３），インターネットを通じての取引においては，顧客自身が商品の説明，価格，生産者，商標について画面等で直接確認した上で取引することが普通に行われている。当該商品の取引者，需要者の注意力からすると，当該商品と原告らの業務に係る商品の出所について混同するおそれはない。(6)以上のとおり，本件商標は，被告がこれを本件指定商品「とうもろこし」に使用するときに，これに接する需要者が，原告らの商標を想起・連想することはなく，原告又はキリングループと経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し，その商品等の需要者，取引者が商品の出所について混同するおそれはないというべきであり，商標法４条１項１５号に該当しない。
(7)原告の主張に対する反論
ア原告主張の防護標章登録のうち，「キリン」以外の防護標章と本件商標とは非類似の商標である。また，原告ら商標が防護標章として登録されているとしても，その周知・著名の範囲は，本件指定商品「とうもろこし」には及ばないことからすると，本件商標を「とうもろこし」に使用しても，これに接する取引者，需要者をして原告及び原告と経済的及び組織的に関係を有する者に係る商品であるかのように出所の混同を生じるおそれはない。
イ原告ら商標が，「日本商標名鑑」（甲１４，１５）及び「日本有名商標集」（甲１６）に掲載されていたとしても，本件審決は，商標の類否や商品の取引の実情等を総合的に考慮して判断したものであるから，原告の主張は理由がない。ウ原告は，異議の決定や審決，知財高裁の各裁判例について主張するが，いずれも本件とは事案を異にするものである。
第５当裁判所の判断


１分離観察の可否について
(1)複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないときには，その構成部分の一部を抽出し，当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合があり，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。以下，上記判断枠組みに沿って本件商標について，「キリン」の部分を要部として抽出することができるかどうかについて検討する。
(2)本件商標は，前記第２の１のとおり，本件指定商品を第３１類「とうもろこし」とするもので，その構成は，「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取りし，その内側を黄色で表してなるもので，「キリンコーン」の文字が，同一の書体，色彩で横一連に表示されたものである。
もっとも，①本件商標の構成中，「コーン」の文字部分が「とうもろこし」の意味を有する英語である「ｃｏｒｎ」の読みを片仮名で表したものであること（甲９～１２，４４，４５），②「キリン」の文字部分が，「（ａ）中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物。（ｂ）最も傑出した人物のたとえ。（ｃ）ウシ目キリン科の哺乳類。」との意味を有していること（乙２４），③「キリンコーン」が特段の意味を有しない造語であることからすると，本件商標は，「キリン」と「コーン」とを結合した結合商標と理解することができるものである。また，上記のように「コーン」が本件指定商品である「とうもろこし」の意味を有する英語である「ｃｏｒｎ」の読みを片仮名で表したものであることは，わが国においても広く知られていること（甲４４，４５，弁論の全趣旨）からすると，本件指定商品との関係では，本件商標の構成中，「コーン」の文字部分は，本件指定商品そのものを意味するものと捉えられ，その識別力は低いものといえる。他方で，上記のような意味を有する「キリン」は，本件指定商品との関係で，「コーン」よりも識別力が高く，取引者，需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。
そうすると，本件商標の「キリン」の文字部分と「コーン」の文字部分とが，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められず，本件商標から「キリン」の文字部分を要部として観察することは許されるというべきである。
(3)被告は，①その構成からして本件商標を「キリン」と「コーン」に区切って称呼することは明らかに不自然であること，②「コーン」という用語は，特に食品業界においては，「スイートコーン」などのように，「○○コーン」，「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている実情があることからすると，本件商標に接した需要者は，これを一体の商標として認識し，称呼すると主張する。
上記①について，色彩で横一連に表
示されたものであるが，「キリン」と「コーン」を統合したものと理解されるのであって，分離して観察することができるものである。
上記②について，被告が指摘する各例は，いずれも「コーン」と他の語が結合されることによって，「○○コーン」や「コーン○○」が，それ自体として，特定の意味を有する一つの語として機能しているものである。他方，本件商標「キリンコーン」は，前記のように造語であってそれ自体としては一つの語として特段の意味を有しないものであるから，それらの例をもって本件商標が一体として認識，称呼されるとはいい難いところである。
以上からすると，被告の上記主張は採用することができず，前記(2)の判断は左右されない。
２本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標から要部である「キリン」の文字部分を抽出した場合，同部分からは「キリン」との称呼が生じるとともに，「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じる。この点について，本件審決は，本件商標が茶色と黄色で表示されていることからすると，「キリン」の文字部分は「ウシ目キリン科の哺乳類」のみを表したものとする。しかし，「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」の色彩について，これがはっきりと定まっているわけではないことからすると，本件商標の構成中の「キリン」の文字部分から「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」との観念が生じないとはいえない。
(2)引用商標は，別紙のとおりの構成からなるものであり，いずれからも本件商標と同じ「キリン」との称呼が生じる上，引用商標１～４，６，７からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じ，引用商標５からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」との観念が生じるから，本件商標と引用商標を観念で区別することはできない。
また，「キリン」の片仮名を縦又は横に記載した引用商標１，２，６と本件商標とは，「キリン」の文字部分の色彩や書体に違いはあるものの，本件商標の「キリン」の文字部分とは，「キリン」の文字は同じであるから，外観上，類似するものといえる。
以上に加え，本件指定商品である第３１類「とうもろこし」の需要者に一般消費者が含まれることも併せて考慮すると，本件商標と引用商標は，出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似する商標というべきである。
３被告の主張する取引の実情について


被告は，①実店舗において，「かに太郎」との屋号が表示されており，実店舗における販売では，近隣にある旭山動物園にちなんで名付けられた本件商標を付した「とうもろこし」が，同様に上記動物園にちなんで名付けられた「ライオンコーン」などと共に販売されていること，②インターネットにおける販売でも，同様に「かに太郎」との屋号が用いられて被告の氏名等がウェブサイトに記載されるなどしている上，本件商標を付した「とうもうろこし」が，「ライオンコーン」などと共に販売されたり，「旭山動物園キリンコーン」などと記載されたりしていて，「とうもろこし」の生産者，販売者が原告であると誤認混同するおそれはないと主張する。しかし，被告の上記主張は，現在の販売形態について主張するものにすぎず，一般的，恒常的な事情とまではいい難いものである。
また，「かに太郎」との屋号や被告の氏名等が表示されていたしても，販売されている商品について，その生産者・製造者と消費者への最終的な販売者が異なることがあり得ることからすると，そのことをもって誤認混同のおそれが生じなくなるものではない。
さらに，「旭山動物園キリンコーン」との表示がされている点や本件商標を付した「とうもろこし」が，「ライオンコーン」などと共に販売されている点など被告が主張する点を考慮したとしても，各ウェブサイトにおいて，写真中に「キリンコーン」，「送料無料」，「１０本」とのみ表示した「とうもろこし」の写真が掲載されていること（乙３の１枚目，乙１６の２枚目，乙２３の２枚目）や本件指定商品の需要者が一般消費者であって，かつ本件指定商品が比較的安価なものであることからすると，消費者が注意深く観察せずに，本件商標が付された商品を購入することもあり得るものといえることからすると，被告が主張する点により直ちに誤認混同のおそれが生じなくなるとはいえないところである。
以上からすると，被告の上記主張は採用することができず，前記２の認定判断を左右するものではない。
なお，被告は，本件商標登録の出願をした経緯や原告が「とうもろこし」を生産・販売していないこと，原告が本件商標と同じ商標を出願して商標登録を得たことを主張するが，これらは，何ら前記２の認定判断を左右するものではない。
４商品の類否について
(1)ア   本件指定商品は，「第３１類とうもろこし」であるところ，商標法施行令別表（以下「政令別表」という。）は，第３１類を「加工していない陸産物，生きている動植物及び飼料」と定めている。そして，本件商標登録出願時の平成２８年経済産業省令第１０９号による改正前の商標法施行規則別表（以下「旧省令別表」という。）は，第３１類に属するものを１から１５に分類し，そのうちの１で「１あわきび    そばごま    とうもろこしひえ    麦籾米    もろこし」として，「とうもろこし」を他の雑穀や穀物と並べて記載していたが，「１０野菜」には，とうもろこしは記載されていなかった。
また，本件商標登録出願時における特許庁の旧審査基準（甲３２）では，「とうもろこし」は，「あわきび    そばごま    ひえ麦    籾米もろこし」，「豆」，「米    脱穀済みのえん麦脱穀済みの大麦」と同一の類似群（３３Ａ０１）に属するとされていた。
これらのことからすると，旧省令別表第３１類１にいう「とうもろこし」は，「穀物」としての「とうもろこし」であったと解するのが相当であり，「第３１類とうもろこし」とする本件指定商品の範囲は，少なくとも「穀物」としての「とうもろこし」に及ぶものである。
イまた，商標法施行規則別表における細分類の表示は飽くまで例示であるところ，政令別表は，前記のとおり，本件指定商品が含まれる第３１類を「加工していない陸産物，生きている動植物及び飼料」と定めており，本件商標の出願後に施行された平成２８年経済産業省令第１０９号が，商標法施行規則別表の第３１類１中の「とうもころし」を「とうもろこし（穀物）」とし，同類１０「野菜」に「とうもろこし（野菜）」を加えたように，第３１類の中には，「穀物」としての「とうもうころし」と「野菜」としての「とうもろこし」の双方が含まれるということができる。このことに照らすと，本件指定商品「第３１類とうもろこし」は，「穀物」としての「とうもろこし」だけでなく，「野菜」としての「とうもろこし」も含むと解することが相当である。本件商標に類似群コードとして「３３Ａ０１」が付されていることはこの認定を左右しない。
ウ以上の検討からすると，本件指定商品の範囲には，「野菜」としての「とうもころし」及び「穀物」としての「とうもろこし」のいずれもが含まれると解されるのであり，これを前提にして商品の類否の判断をするのが相当である。エ被告は，①従前から「野菜」である「とうもろこし」を生産，販売しており，「穀物」である「とうもろこし」は生産，販売したことがないし，今後も生産，販売するつもりはないこと，②被告が，「野菜」としての「とうもろこし」に本件商標を使用する意図で，「野菜」としての「とうもろこし」の資料とともに本件商標の出願をしたこと，③類似群コードが特許庁により付されたものであることなどから，本件指定商品は，「野菜」としての「とうもろこし」と解すべきであると主張する。
しかし，本件指定商品は「第３１類とうもろこし」であるから，前記ア～ウのとおり解されるのであって，上記①～③の事情は，この認定を左右するものではない。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。(2)ア前記(1)を踏まえて，本件指定商品と引用商標の各指定商品が類似するかどうかを検討するに，指定商品が類似のものであるかどうかは，商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく，それらの商品が通常同一営業主により製造・生産又は販売されている等の事情により，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の製造・生産又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には，たとえ，商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，類似の商品に当たると解するのが相当である（最高裁昭和３３年（オ）第１１０４号同３６年６月２７日第三小法廷判決・民集１５巻６号１７３０頁参照）。イ本件指定商品の範囲に含まれる「穀物」としての「とうもろこし」と，引用商標１の指定商品中の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦」と引用商標４の指定商品中の「豆」とは，いずれも「穀物」に属するものであって，その生産者，販売者が一致することが通常あり得るものと認められるし，その需要者にはいずれも一般消費者が含まれるものである。


したがって，それらの商品に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができ，本件指定商品と，引用商標１の指定商品中の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦」及び引用商標４の指定商品中の「豆」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。
ウ次に，引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」には，「野菜」としての「とうもろこし」が，引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」には「冷凍とうもろこし」が，引用商標４～７の指定商品中の「加工野菜」には，「加工済みスイートコーン」のような「加工済みのとうもろこし」が，引用商標３，５，６の指定商品中の「穀物の加工品」には，「炒ったとうもろこし」がそれぞれ含まれるものと認められる。
本件指定商品には「とうもろこし（野菜）」が含まれているから，本件指定商品は，この点において，引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」と同一である。
ｂまた，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」に含まれる「冷凍とうもろこし」とは，同じ「野菜」としての「とうもろこし」からなるものであって，生産者・製造者，販売者が同一の場合もあり得るものと認められる。
したがって，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５の「冷凍野菜」に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産・製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」，引用商標４～７の指定商品中の「加工野菜」，引用商標３，５，６の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」とは，「穀物」か「野菜」か，加工の有無，程度又は方法について差異があるとはいえ，いずれも「とうもろこし」からなるものという点では変わりがなく，「とうもろこし（穀物）」と引用商標２～７の上記各指定商品の生産者・製造者，販売者が一致することもあり得るものと認められる。そして，その需要者にはいずれも一般消費者が含まれる。
したがって，本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２～７の上記各指定商品に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産・製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」，引用商標４～７の指定商品中の「加工野菜」，引用商標３，５，６の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。エこの点について，被告は，①「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦」と「とうもろこし」を生産する農家は一致せず，「とうもろこし」が八百屋等で販売されるのに対し，「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦」は精米店等で販売されるものである上，主食の製造のために用いられる米等とは異なり，「とうもろこし」は副菜として使用されて用途も異なるから，非類似である，②「とうもろこし」と「豆」とは生産・販売部門が一致せず，原材料や用途も異なっていて非類似である，③「穀物の加工品」と「とうもろこし」は，生産・販売部門が一致せず，用途も異なっている，④「加工野菜」，「冷凍野菜」を製造販売する業者は，被告のような「生のとうもろこし」を生産，販売する農家とは別の業者で，販売部門も異なる，⑤原告が「とうもろこし」を販売していない以上，「野菜（「茶の葉」を除く。）」との出所の混同は生じないと主張する。
しかし，上記①～③の主張は，本件指定商品の範囲が，「野菜」としての「とうもろこし」に限られることを前提したものであると解されるところ，前記(1)アで検討したとおり，本件指定商品の範囲から「穀物」としての「とうもろこし」が除外されていると考えることはできないから，前提を欠いている上，「穀物」である「とうもろこし」について，穀物取扱業者などによってその他の穀物やその加工品と共に販売されることがあり得ることからすると，前記イ，ウのように出所の混同が生じるおそれがあるということができる。
また，上記④について，「穀物」又は「野菜」としての「とうもろこし」と「加工済みとうもろこし」及び「冷凍とうもろこし」との間で，生産者・製造者，販売者が常に異なるとまではいえず，出所の混同が生じるおそれがあることは，前記ウのとおりである。
そして，上記⑤については，原告が，「とうもろこし」を販売していないことは，前記イ，ウの認定を左右するものではない。
したがって，被告の上記主張はいずれも採用することができない。５以上のとおり，本件商標は，引用商標と類似であって，かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の本件指定商品について使用するものであるから，商標法４条１項１１号に該当する。したがって，原告主張の取消事由１は理由がある。
第６結論
よって，原告の請求には理由があるから，本件審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森   義之
裁判官
佐野   信
裁判官
熊谷大   輔
（別紙）
１登録第２５４４０９４号の２商標
(1)出願日      昭和５７年４月１９日
(2)登録日      平成５年６月３０日
(3)更新登録日    平成２５年５月２８日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第３０類米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン
２登録第２５５６５０１号の１商標
(1)出願日      昭和５７年４月２８日
(2)登録日      平成５年７月３０日
(3)更新登録日    平成２５年１０月２２日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第２９類冷凍野菜，冷凍果実
第３０類コーヒー豆，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー但し，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダ
ーを除く


第３１類野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉，糖料作物，果実
３登録第４１８０３６８号商標
(1)出願日      平成８年６月２４日
(2)登録日      平成１０年８月２１日
(3)更新登録日    平成２０年６月１７日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第３０類コーヒー及びココア，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），食用グルテン，穀物の加工品，菓子及びパ
ン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，氷
４登録第４４３３６０６号の２商標
(1)出願日      平成１１年１２月２０日
(2)登録日      平成１２年１１月１７日
(3)更新登録日    平成２２年８月２４日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第２９類食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，
食用たんぱく
第３３類日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
５登録第４４８６９０２号の２商標
(1)出願日      平成１２年８月１日
(2)登録日      平成１３年６月２９日
(3)更新登録日    平成２３年５月１７日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第２９類加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，乳製品，食用油脂，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく第３０類コーヒー及びココア，茶，みそ，ウースターソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），食用グルテン，穀物の加工品，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用
食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤
第３２類清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製
造用ホップエキス
６登録第４４９８１７１号の２商標
(1)出願日      平成１２年８月１日
(2)登録日      平成１３年８月１０日
(3)更新登録日    平成２３年５月１７日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第２６類編みレース生地，刺しゅうレース生地，組みひも，テープ，リボン，房類，ボタン類，針類，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），被服用はとめ，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，腕止め，頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具，造花（「造花の花輪」を除く。），
造花の花輪，漁網製作用杼，メリヤス機械用編針
第２９類加工野菜及び加工果実，乳製品，食用油脂，油揚げ，凍り豆腐，
こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
第３０類コーヒー及びココア，茶，みそ，ウースターソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），食用グルテン，穀物の加工品，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用
食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤
第３２類飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス
７登録第４５０５２０７号商標
(1)出願日      平成１２年１０月２０日
(2)登録日      平成１３年９月７日
(3)更新登録日    平成２３年８月９日
(4)商標
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第２９類食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，卵，加工卵，卵殻カルシウム・ビタミン・ミネラル・乾燥ビール酵母粉末等を含む粉末状・顆粒状・粒状・液状の加工食品，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
以   上


平成２８年６月２０日宣告裁判所書記官
平成２７年（わ）第１０８０号   公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和３８年兵庫県条例第６６号）違反被告事件
判決
主文
被告人は無罪。
理由
第１公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は，被告人は，平成２６年１２月２日の朝，神戸市中央区内を走行中のバス車内において，座席左隣に座っていた被害者（当時２０歳）の右大腿部をタイツの上から触り，もって公共の乗物において，人に対して，不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。
第２争点に関する判断
１被害者は，公訴事実のとおり被告人に触られたと   証言しているが，被告人はこれを否認しており，被害者の証言以外に被告人が犯行をしたことを示す証拠はない。したがって，被害者の証言の信用性が本件の争点である。当裁判所は，被害者証言の信用性には疑いを入れる余地があり，被告人が公訴事実の犯行をしたと断定するには合理的な疑いが残るから，被告人は無罪であると判断した。その理由は次のとおりである。
２被害者は，本件当時まで被告人と面識がなく，   全くありもしない出来事を作り上げて嘘の証言をする動機は想定し難い。また，証拠によれば，本件当時，被害者の隣に座っていたのは被告人だけであったことが認められ，人違いの可能性もない。加えて，被害者の証言する被告人の行為は，被告人の座席の左端付近をつかんでいた左手の肘から先を１８０度回転させ，手のひらを上にした状態で，被害者の右足と座席の間に指先を差し入れ，人差し指，中指，薬指の３本を動かして，太ももの裏側をタイツの上から触ってきたなどという相当具体的で詳細なものである。しかも，記録によれば，被害者は，本件当日の夜になってはじめて警察官に被害を申告し，その時点においては犯人を特定できなかったが，その２日後，偶然バスに乗り合わせた人物を犯人として特定して警察官に通報したところ，その人物が実際に本件当時被害者の隣に座っていた被告人であったことが認められる。これは，犯行があったとされる日時場所において，被害者が被告人を明確に認識し，記憶したということであり，何らかの強い印象を抱く出来事があったことを示している。そうすると，その証言の信用性は相当高いようにも思われる。しかし，被害者が述べる犯行の態様は，バスの車内において短時間のうちに行われたごく単純なものであるから，その証言が実は誇張を含んでおり，あるいは錯覚や記憶違いを含んだものであったとしても，具体的で詳細な証言をすることは難しいことではなく，具体的で詳細であるというだけで信用できるとはいえない。また，すべてが嘘である可能性は低く，人違いの可能性も否定できるとはいえ，例えば，被告人の体の一部や荷物が偶然被害者の体に触れたのに，故意に触られたように被害者が錯覚したといった可能性まで直ちに否定されるわけではない。したがって，上記の事情だけで被害者証言を信用することはできず，その信用性を判断するには，更に慎重な考慮が必要である。
３そこで，被害者証言の信用性について，更に検討する。⑴被害の具体的状況に関する   被害者の証言には，これを裏付ける証拠はない。
検察官は，被害者がバスの車中から友人に対してラインのメッセージで被害を伝え，犯行の２時間余り後には母親に電話をかけて被害を伝えていると主張する。しかし，ラインのメッセージは「あとで，ちょさ話ある」というもの，母親に対するものも「足を触られた」というものに過ぎず，いずれも，証言にあるような詳細な被害状況を訴えるものではなく，偶然触れたものを故意に触られたように錯覚したものと仮定しても，おかしくない内容である。これをもって被害者証言を裏付けるものとまではいえない。
被害者は，乗車中に隣に座っている被告人から脇腹をつつかれたように感じたことや，被告人が手に持っている携帯電話で盗撮されたように感じたことから，被告人の行動を不審に思い，次に何かしてきたら証拠として現場を確認しようと考え，寝たふりをしながら被告人の方を注視していたところ，被告人が前記のとおり足を触るのを見たと述べている。しかし，そのような経緯で被告人に太ももを触られ，その状況を見たというのであれば，直ちに被害を申告するか，少なくとも，それ以上確認を続ける必要はないから，それ以後は被害に遭わないように防御するのが普通であると思われる。そして，被害者によれば，寝たふりをやめて姿勢を正したら直ちに被告人は触るのをやめたというのであるから，そのまま起きていればいいにもかかわらず，被害者は，その後も再び寝ているようなそぶりをして，右胸を触られそうになったとも述べている。そのような行動は，証拠として現場を確認しようとして実際に確認したというのであれば，不自然なものである。
また，被害者は，バスから降車する際，バスの運転手に被害を申告せず，近くにバスターミナルがあったにもかかわらず，同所のバス関係者にも被害を申告しておらず，これも，証拠として現場を確認しようとして実際に確認した者の行動としては不自然なものである。被害者は，被害申告をしようと思ったが，バスの外に被告人がいたため怖くてできなかった，バスターミナルで被害申告することも考えたが，学校に遅刻してしまうと思い，しなかったと述べる。しかし，運転手との関係では，被告人がバスの外にとどまっていることは，犯人を特定しやすくなる点でむしろ好都合なはずである。バスターミナルについても，すぐ近くであって被害申告にかかる時間は運転手の場合と大差がない。
このように，被害者の行動には，証拠として痴漢の現場を確認しようとして注視していたにしては不自然な点が複数あり，現場を確認しようとして被告人の方を注視していたという被害者の証言の信用性には疑問がある。そうすると，それを前提とする被害の具体的内容に関する証言についても，その信用性には疑問が生じる。
また，被害者は，当初，被告人は被害者の右足と座席シートとの間に指先を差し入れて太ももを触ったと証言していたが，反対尋問においてそれではスカートの裾が邪魔になってタイツに触れることができないのではないかと尋ねられると，足と座席シートとの間に指先を差し入れたのではなく，右足の座席シートより前に出ている部分の裏側を触ったと証言を変えている。このような供述の変遷は不自然なものであり，被害の具体的内容に関する被害者の証言の信用性には，この点においても疑問がある。一方，犯行を否認する被告人の供述には，特に不自然なところはない。そして，被告人は，犯行があったとされる時間ころには車酔いをしており，座った状態でなるべく楽な姿勢を探そうと体を動かしていたと述べており，この供述の信用性を疑うべき事情はない。そして甲２４号証によれば，犯行現場とされるバスの座席は普通に座っていても隣席の者と体が触れあいそうな狭さである。そうすると，車酔いをして体を動かした被告人の手や荷物が被害者の体に偶然触れたという可能性もあり，それを被害者が故意に触られたと勘違いした可能性も否定できない。なお，被告人自身は，当日，被害者の体に触れたことはないと供述しているが，そう判断する理由は触った記憶がないというだけであり，この供述によって，被告人が意識しないうちに偶然被害者の体に触れてしまった可能性までは排除されない。


平成２３年７月２１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２３年（ネ）第１００２３号損害賠償等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２０年（ワ）第３４９３１号
口頭弁論終結日平成２３年６月３０日
判        決
控      訴      人      株式会   社夢工   房控      訴      人      株式会   社アル   ミ工房被控訴   人      株式会   社トー   エイ同訴訟代理人弁護士      小      野              薫
主        文
１原判決中控訴人ら敗訴部分をいずれも取り消す。２上記部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。３訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，アルミニウム製の雨戸を製造・販売する被控訴人が，控訴人らにおいて当該雨戸の製造に係る営業秘密を不正に取得した上で使用し，又は開示を受けた当該営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して，当該雨戸と同じ構造を有する雨戸を製造・販売していることは，不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項４号又は同項７号（以下，平成２１年法律第３０号による同号の改正の前後を通じて，単に「７号」という。）の不正競争に該当すると主張して，控訴人らに対し，同法３条１項に基づき，原判決別紙物品目録記載の雨戸（以下「セキュアガード」という。）及びその構成部品の製造・販売の差止めを求めるとともに，同法４条に基づき，連帯して損害賠償６０９０万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり本件訴状送達の日の翌日である平成２１年１月７日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。２原判決は，控訴人らの行為が不競法２条１項７号所定の不正競争行為に該当するものと判断し，被控訴人の請求のうち，セキュアガードの製造・販売の差止め及び同法５条２項により推定される損害賠償３１９５万６５８１円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を認め，その余を棄却したので，控訴人らが，原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消し，当該部分に関する被控訴人の請求を棄却する旨の判決を求めて控訴した。
３被控訴人の本件請求に対する判断の前提となる事実は，次のとおりである。(1)東衛産業株式会社（以下「東衛産業」という。）は，昭和３３年１１月２１日に設立されたシャッターやブラインドの製造及び販売等を目的とする会社であり，光通風雨戸という名称のアルミニウム製の雨戸（以下「光通風雨戸」という。）を製造・販売しており（甲１，２，１３，２５，弁論の全趣旨），東衛産業の平成１８年当時の代表者は，被控訴人代表者であるX（以下「X」という。）であった。ディリー産業有限会社（以下「ディリー産業」という。）は，平成８年１１月１４日に設立されたシャッターやブラインドの製造及び販売等を目的とする会社であり，ディリー産業の平成１８年当時の代表者は，Xの妻であった（甲２４，弁論の全趣旨）。
被控訴人は，平成１８年１０月１９日に設立されたシャッターやブラインドの製造及び販売等を目的とする会社であり，現在，光通風雨戸を製造・販売している（甲１４，４１の１，原審被控訴人代表者本人，弁論の全趣旨）。(2)控訴人株式会社夢工房（以下「控訴人夢工房」という。）は，平成元年１１月２８日に設立された設備工業等を目的とする会社であり，控訴人夢工房の代表者であるY（以下「Y」という。）は，平成１６年１２月１６日，東衛産業との間で，地区指定販売代理権契約を締結し，控訴人夢工房は，光通風雨戸の販売に関して，東衛産業の広島地区での販売代理店となった（甲１１）。控訴人株式会社アルミ工房（以下「控訴人アルミ工房」という。）は，平成１８年８月４日にYを代表者として設立された会社であり，セキュアガードを製造・販売している（乙２０，弁論の全趣旨）。
また，控訴人夢工房は，東衛産業の販売代理店を辞め，控訴人アルミ工房が製造したセキュアガードを販売している（原審控訴人ら代表者本人，弁論の全趣旨）。４本件訴訟の主たる争点は，次のとおりである。
(1)控訴人夢工房は，東衛産業及びディリー産業から光通風雨戸製造に関する
情報の開示を受けたか否か（争点１）
(2)東衛産業，ディリー産業及び被控訴人は，光通風雨戸製造に関する営業秘
密（不競法２条６項）を保有していたか（争点２）
(3)控訴人らは，東衛産業，ディリー産業及び被控訴人の営業秘密を不正取得（不競法２条１項４号）し，又は不正の利益を得る目的若しくは損害を加える目的
で使用（同項７号）したか（争点３）
(4)被控訴人の損害（争点４）
第３当事者の主張
１原審における主張
(1)争点１（控訴人夢工房は，東衛産業及びディリー産業から光通風雨戸製造に関する情報の開示を受けたか否か）について
〔被控訴人の主張〕
原判決５頁１０ないし２１行目を引用する。
〔控訴人らの主張〕
原判決８頁２ないし２４行目を引用する。ただし，引用中の「ａ」，「ｂ」及び「ｃ」をそれぞれ「(1)」，「(2)」及び「(3)」に改める。(2)争点２（東衛産業，ディリー産業及び被控訴人は，光通風雨戸製造に関する営業秘密（不競法２条６項）を保有していたか）について
〔被控訴人の主張〕
原判決３頁１５行目ないし５頁７行目を引用する。ただし，引用中の「(ア)」，「(イ)」，「(ウ)」及び「(エ)」をそれぞれ「(1)」，「(2)」，「(3)」及び「(4)」に改め，「ａ」，「ｂ」，「ｃ」及び「ｄ」をそれぞれ「ア」，「イ」「ウ」及び「エ」に改める。
〔控訴人らの主張〕
原判決   ７頁３   ないし   ２３行   目を引   用する   。ただ   し，引   用中の   「(ア   )」及   び「(イ)」をそれぞれ「(1)」及び「(2)」に改める。(3)争点３（控訴人らは，東衛産業，ディリー産業及び被控訴人の営業秘密を不正取得（不競法２条１項４号）し，又は不正の利益を得る目的若しくは損害を加える目的で使用（同項７号）したか）について
〔被控訴人の主張〕
原判決５頁２２ないし２６行目を引用する。ただし，引用中，冒頭の「そして，」を削除して「(1)」を加える。


原判決   ６頁１   ないし   ２５行   目を引   用する   。ただ   し，引   用中の   「(イ   )」及   び「(ウ)」をそれぞれ「(2)」及び「(3)」に改め，「ａ」，「ｂ」及び「ｃ」をそれぞれ「ア」，「イ」及び「ウ」に改める。
〔控訴人らの主張〕
原判決８頁２５行目ないし９頁１７行目を引用する。ただし，引用中の「(イ)」及び「(ウ)」をそれぞれ「(1)」及び「(2)」に改める。
(4)争点４（被控訴人の損害）について
〔被控訴人の主張〕
原判決９頁２０行目ないし１０頁２５行目を引用し，「ア」及び「イ」を「(1)」及び「(2)」に改め，「(ア)」，「(イ)」及び「(ウ)」をそれぞれ「ア」，「イ」及び「ウ」に改める。
〔控訴人らの主張〕
原判決１１頁１行目を引用する。
２当審における主張
(1)争点１（控訴人夢工房は，東衛産業及びディリー産業から光通風雨戸製造に関する情報の開示を受けたか否か）について
〔被控訴人の主張〕
ア東衛産業及びディリー産業は，控訴人夢工房との間で，平成１８年７月１０日，本件製造販売契約を締結したが，東衛産業は，これに先立つ同年４月中旬ころ，控訴人夢工房に対し，光通風雨戸のスラット等アルミ部材の図面（甲１５〔１〕～〔８〕。以下，この図面に記載された情報を「本件情報１」という。）を交付し，さらに，東衛産業及び被控訴人の代表者であるXは，同年７月４日，控訴人らに対し，部品明細表及び各部品の図面（甲１５〔１０〕〔１１の１〕～〔１１の１５〕。以下，この図面等に記載された情報を「本件情報２」という。）を交付し，かつ，取引先であるタジマ機工株式会社（以下「タジマ機工」という。）や明光化成株式会社（以下「明光化成」という。）の情報を提供している。イ男鹿産業有限会社（以下「男鹿産業」という。）が取得したとされる特許は，本件製造販売契約の対象外であることが明らかである。
〔控訴人らの主張〕
ア控訴人らがセキュアガードの製造を始めるに至ったのは，東衛産業が商品の供給ができなくなり，控訴人夢工房で製造してでも受注分を納品するしかない状況に追い込まれた結果であり，ディリー産業との契約を前提としたものではないし，控訴人らは，契約を前提とした技術資料の供与及び取引相手の開示を受けたことはない。
イ控訴人らは，セキュアガードの製造に目途が立った時点で，X   に対してその旨を報告したところ，Xから特許権侵害になるので委託生産という形でディリー産業との契約が必要であると要求され，本件製造販売契約を締結したが，その直後に，唯一有効な庇部分の特許が男鹿産業に質入れされていたことなどから，控訴人アルミ工房が同契約の解除を申し出たところ，ディリー産業は，解除を通知したものである。控訴人らとディリー産業との間には，取引がなかった。ウ原判決は，被控訴人が控訴人らに秘密文書を開示したと主張する日時よりも控訴人アルミ工房のスラット等の見積りの上がってきた日時が早いことから，この見積りが東衛産業の図面を基にして積算されたものである旨を判示するが，メーカーは，他社の図面を基にして見積りを出すことはしない。このことから，控訴人アルミ工房によるスラット等の見積りは，東衛産業の図面をもとにして積算されたものではないといえる。
(2)争点２（東衛産業，ディリー産業及び被控訴人は，光通風雨戸製造に関する営業秘密（不競法２条６項）を保有していたか）について
〔被控訴人の主張〕
ア控訴人らは，訴外ワイズや平野金属工業株式会社（以下「平野金属」という。）も光通風雨戸を製造・販売していた旨を主張するが，この主張には何ら立証がない。
イ控訴人は，見積りは自社で図面を作成した後にされるものである旨を主張するが，東衛産業等から０．１ミリ単位の精密な図面等の開示がないのに，これと全く同一の図面をいかなる方法で作成できたのかについて，何ら立証していない。
〔控訴人らの主張〕
ア訴外ワイズは，控訴人夢工房がセキュアガードの製造を決めた同時期に，光通風雨戸のスラットの形状及び上枠を少し変えた商品を製造・販売しているし，平野金属も，控訴人らより前から，光通風雨戸と同一の商品を製造しているから，光通風雨戸を新たに作ることは，困難ではない。
イ控訴人らは，平野金属の商品を基に部品を作っていたから，控訴人らの部品番号が被控訴人の部品番号と一致したのは，平野金属のものが一致したにすぎず，これをもって被控訴人から控訴人らに対して秘密文書なるものが開示されたと認めることはできない。
(3)争点３（控訴人らは，東衛産業，ディリー産業及び被控訴人の営業秘密を不正取得（不競法２条１項４号）し，又は不正の利益を得る目的若しくは損害を加える目的で使用（同項７号）したか）について
〔被控訴人の主張〕
控訴人夢工房の代表者であるYは，東衛産業の代表者である   Xとの間で，遅くとも平成１８年５月下旬までに，光通風雨戸製造に関する図面等の受領に際して，これらの情報を秘密として保護する旨を合意した。
〔控訴人らの主張〕
被控訴人の上記主張を否認する。
第４当裁判所の判断
１認定事実
前提となる事実，証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。(1)東衛産業は，控訴人夢工房との間で，平成１６年１２月１６日，地区指定販売代理権契約を締結して控訴人夢工房が広島地区において光通風雨戸を販売することを許諾した（甲１１）。そして，控訴人夢工房は，上記契約に基づき東衛産業から納品された光通風雨戸を顧客に販売していた（甲２０，２１，乙２，１９）。しかし，東衛産業は，平成１７年１２月ころ，光通風雨戸の製造を委託していた株式会社ユニテとの間でトラブルを抱え，平成１８年１月には，同社から光通風雨戸の納入を受けることができなくなった。その結果，東衛産業から控訴人夢工房に対する光通風雨戸の納品も，次第に遅れるようになり，同年２月下旬ころには納品がされなくなった（甲２１，乙１９，原審被控訴人代表者本人，原審控訴人ら代表者本人）。


東衛産業が光通風雨戸の納入を受けることができなくなったため，東衛産業の代表者であるXは，自分の妻が代表者を務めていたディリー産業で光通風雨戸を製造することとし，ディリー産業は，平成１８年３月下旬ころから，その工場において光通風雨戸の製造を開始した（原審証人A，原審被控訴人代表者本人）。(2)控訴人夢工房は，東衛産業から光通風雨戸が納品されなくなったことから，平成１８年４月上旬ころ，東衛産業に対し，広島地区で販売する光通風雨戸を自ら製造することを提案し，東衛産業は，将来的に両社の間で製造委託に関する契約を締結することを前提に，控訴人夢工房の上記提案を検討することとした（甲２１，乙１９，原審被控訴人代表者本人）。
(3)控訴人夢工房は，平成１８年４月２０日までに，かねてから取引のあった株式会社中国立山（以下「中国立山」という。）に対し，光通風雨戸の部材の金型製造等について見積りを依頼し（乙１７），同年５月下旬ころ，中国立山にその製造を依頼した。中国立山の親会社である立山アルミニウム工業株式会社（以下「立山アルミ」という。）は，同月２２日，光通風雨戸のスラットＢ，上下レール枠，縦枠及びカマチＡないしＣのアルミ部材の図面（乙１４の１～６）を製作し，同月２９日，これらの図面を控訴人夢工房に交付したほか，上記金型を製造した（甲８，２７，乙１７，１８）。
控訴人夢工房は，平成１８年６月中旬以降，中国立山に対して光通風雨戸の部材の製造を依頼し（甲８），これらの部材は，同月末ころから，控訴人夢工房に納品された（乙１８）。
(4)ところで，立山アルミ製作に係る上記図面（乙１４の１～６）と被控訴人が控訴人夢工房に交付したと主張する本件情報１に係る図面（甲１５〔１〕～〔８〕）とを比較すると，立山アルミ製作に係る図面には，本件情報１に含まれるスラットＡ及び下レール枠の２点の部材（甲１５〔１〕〔４〕）が含まれていないが，その余の６点の部材（スラットＢ，上下レール枠，縦枠及びカマチＡないしＣ。甲１５〔２〕〔３〕〔５〕～〔８〕，乙１４の１～６）は，共通している。しかし，これらの共通する部材に関する各図面を比較すると，いずれも同じ部材に関する型番ないし型材番号が異なっているほか，立山アルミ製作の図面では，スラットに細部の寸法が付加され，各部材で許容誤差の数値等が若干異なっており，断面角度の記載やビスホールの寸法の採り方など同じ情報に関する記載の体裁が本件情報１に係る図面とは異なっている。
(5)東衛産業から控訴人夢工房への光通風雨戸の納品は，平成１８年５月上旬ころにおいても遅れていた。そこで，控訴人夢工房の従業員であるBは，光通風雨戸の製造を手伝うためにディリー産業の工場を訪れ，工場長であるAの指導の下，約２０日間，ジャバラの製造を中心に光通風雨戸の製造を手伝った（乙１９，原審証人A，原審控訴人ら代表者本人）。
(6)控訴人夢工房は，平成１８年５月下旬，東衛産業に対して光通風雨戸のスラット加工用金型を製造・納入していたタジマ機工に対し，当該金型を発注したところ，タジマ機工は，同年７月２６日，東衛産業又はディリー産業から了承を得るなどせずに，控訴人夢工房に対して当該金型を納品した。なお，控訴人夢工房は，有限会社クロセ工機（以下「クロセ工機」という。）という会社にも同じ金型の製造を依頼し，同社が同年６月２７日に製作した当該金型の設計図を受領したが，この設計図は，光通風雨戸を製造するに当たって若干不完全な部分を含んでいた（甲９，３９，乙１，６）。
(7)東衛産業とディリー産業とは，平成１８年６月１日，事業譲渡契約を締結し，東衛産業からディリー産業に対し，光通風雨戸の製造販売事業の全てが譲渡され，これに伴い，光通風雨戸に係る構成部品の図面及び仕様に関する知識，構成部品の仕入先の情報等も譲渡された（甲１３）。
(8)控訴人夢工房の代表者である   Yは，平成１８年７月４日，ディリー産業の本社を訪れ，東衛産業の代表者であるX及びその妻であるディリー産業の代表者との間で，東衛産業及びディリー産業と控訴人夢工房との間で締結する光通風雨戸の製造委託に関する契約の内容について話し合った。Xは，その際，Yに対し，光通風雨戸の部品明細表及び各部品の図面，すなわち，本件情報２に係る図面等を交付した（甲１５，２１，原審被控訴人代表者本人）。
そして，東衛産業及びディリー産業と控訴人夢工房とは，平成１８年７月中旬ころ，光通風雨戸の製造及び販売について，本件製造販売契約を締結した。同契約においては，①東衛産業及びディリー産業は，控訴人夢工房に光通風雨戸の製造を委託し，控訴人夢工房は，この委託を受託したものを除くほか，光通風雨戸又は光通風雨戸の製造に用いる部品を製造してはならないこと（同契約１条），②東衛産業及びディリー産業の控訴人夢工房からの光通風雨戸の買上価格は，定価の３２％相当の額とし，東衛産業及びディリー産業の控訴人夢工房に対する光通風雨戸の売買代金の額は定価の４５％相当の額とすること（同契約５条），③東衛産業及びディリー産業は，控訴人夢工房に光通風雨戸を製造するのに必要な部品を有償で供給すること（同契約５条），④東衛産業及びディリー産業は，控訴人夢工房に対し，光通風雨戸を製造するために必要な技術を開示すること（同契約６条），⑤上記部品の納入に伴う売買代金の決済は，毎月末日締めで，翌月末日までに支払うこと（同契約１１条），⑥東衛産業及びディリー産業と控訴人夢工房は，同契約の内容及び同契約に基づく業務の過程で知り得た相手方の技術上・営業上の秘密につき守秘義務を負うこと（同契約１２条）が定められた（甲１２）。(9)控訴人夢工房は，平成１８年７月１２日ないし同月２９日，東衛産業に対し，スラットＢ，上下レール枠，縦枠及びカマチのセットを納品した。他方，東衛産業は，同月末ころまで，控訴人夢工房に対し，ジャバラその他の光通風雨戸の部品を供給した（甲２０，３６，３７，原審証人A）。また，光通風雨戸の部品となるシール・クッションゴムをディリー産業に対して納入していた明光化成は，同月２２日，控訴人夢工房に対し，シール・クッションゴムを納品した（甲１０，３５）。
他方で，Yは，平成１８年８月４日，控訴人アルミ工房を設立した（乙２０，弁論の全趣旨）。


(10)東衛産業及びディリー産業は，控訴人夢工房が本件製造販売契約に基づき平成１８年７月末ころまでに納品された光通風雨戸の部品の代金を期限までに支払わなかったため，同年９月７日，同契約を解除した（当事者間に争いのない事実，弁論の全趣旨）。
(11)控訴人アルミ工房は，平成１８年９月１５日ころ以降，平野金属から本件情報２に係る部品を仕入れ（乙５），あるいはタジマ機工からスラット加工用金型を仕入れるなどして（甲３８），光通風雨戸とその形状及び部品構成においてほぼ同一であるセキュアガードを製造して（甲５，７，１８，弁論の全趣旨）これを控訴人夢工房に販売し，その過程で，同年１０月ないし１１月ころから，タイ所在の工場で本件情報２に係る部品の一部を製造することとなった（乙１３，１９）。控訴人アルミ工房は，平成１９年２月から，控訴人夢工房にその販売を委託し，控訴人夢工房の販売金額が控訴人アルミ工房の売上額となり，そこから控訴人夢工房に対して１０％の販売手数料を支払うこととされた（原審控訴人ら代表者本人，弁論の全趣旨）。
(12)被控訴人は，平成１８年１０月１９日に設立されたところ，ディリー産業と被控訴人とは，平成２０年５月１０日，事業譲渡契約を締結し，ディリー産業から被控訴人に対し，光通風雨戸の製造販売事業の全てが譲渡され，これに伴い，光通風雨戸に係る構成部品の図面及び仕様に関する知識，構成部品の仕入先の情報等も譲渡された（甲１４，弁論の全趣旨）。
２争点１（控訴人夢工房は，東衛産業及びディリー産業から光通風雨戸製造に関する情報の開示を受けたか否か）について
(1)被控訴人は，ディリー産業が，B   に対し，光通風雨戸のジャバラの製造工程における必要な技術を習得させた旨を主張する。この主張は，要するに，ディリー産業からBに対し，被控訴人が営業秘密と主張する光通風雨戸の製造に係るノウハウが伝達されたことを主張するものと理解されるところであって，被控訴人代表者の供述（甲２１，原審被控訴人代表者本人）には，これに沿う部分がある。しかしながら，前記１(1)及び(2)に認定のとおり，Bが派遣されるに先立って東衛産業から控訴人夢工房に対する光通風雨戸の納品が滞っており，控訴人夢工房がこれを製造する方向で東衛産業との間で交渉が行われていたという状況にあったところ，被控訴人代表者の上記供述部分は，Bがディリー産業の工場で働いていた目的について曖昧であることに加えて，上記１(5)に認定のとおり，Bは，ディリー産業の工場において，工場長であるAの指導の下でジャバラの製造を中心に光通風雨戸の製造を手伝ったことは認められるものの（乙１９，原審証人A，原審控訴人ら代表者本人），その際，製造についての特別なノウハウ等がBに伝達されたと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって，被控訴人代表者の上記供述部分は，その裏付けを欠くものとして採用できず，被控訴人の上記主張も，採用できない。(2)被控訴人は，東衛産業の代表者である   Xが，控訴人夢工房の代表者であるYに対し，平成１８年４月中旬ないし同年５月２３日ころ，特別仕様の部品の図面の一部，加工用金型の製造に必要な図面（本件情報１）及び特別仕様の部品の仕入先に関する情報を含む取引業者一覧表（甲１５〔９〕）を交付し，さらに，同年７月４日ころ，その他の特別仕様の部品の図面等（本件情報２を含む。）を交付し，光通風雨戸の製造に必要な全ての図面等を交付した旨を主張し，被控訴人代表者の供述（甲１５，２１，原審被控訴人代表者本人）には，これに沿う部分がある。
ア本件情報１について
そこでまず，本件情報１についてみると，被控訴人代表者の上記供述部分は，本件情報１を交付した日時について平成１８年５月２３日であるとする（甲１５，２１）一方で，その本人尋問においてはその日付及びこれを特定した理由については甚だ曖昧な説明に終始していることに加えて，本件製造販売契約成立後に結局控訴人夢工房から納品されなかったスラットＡ及び下レール枠の図面（甲１５〔１〕〔４〕）まであらかじめ交付した理由を何ら説明していないことを指摘できる。また，立山アルミは，同月２２日に光通風雨戸のスラットＢ，上下レール枠，縦枠及びカマチＡないしＣの図面を製作している（乙１４の１～６の６枚）ところ，仮に当該図面が本件情報１に係る図面から再製されたとすると，被控訴人代表者の供述に係る本件情報１に係る図面の交付日と矛盾することになる。しかも，立山アルミ製作の図面と本件情報１に係る図面とを比較すると，前記１(4)に認定のとおり，立山アルミ製作の図面は，後に控訴人夢工房が被控訴人に納品しなかったスラットＡ及び下レール枠の図面を含んでおらず，いずれも同じ部材に関する型番ないし型材番号が異なっているほか，立山アルミ製作の図面ではスラットに細部の寸法が付加され，各部材で許容誤差の数値が若干異なっており，断面角度の記載やビスホールの寸法の採り方など同じ情報に関する記載の体裁が本件情報１に係る図面とは異なっているところ，仮に控訴人夢工房において本件情報１に係る図面を受領していたのであれば，光通風雨戸について立山アルミに図面を製作させる必要もなく，また，できあがった図面に上記のような差異が存在する必然性もないことになる。しかし，被控訴人代表者の上記供述部分は，これらの点についても何ら合理的な説明をしていない。


むしろ，東衛産業と控訴人夢工房とは，東衛産業からの納品が滞ったことを契機として，平成１８年４月に将来的に両者の間で製造委託に関する契約を締結する方向で交渉を開始したものであるから，自己の顧客への納品を急ぐ控訴人夢工房が同月２０日までに中国立山に対して光通風雨戸の部材の金型製造等について見積りを依頼すること（乙１７）は，それ自体自然である。しかも，本件情報１に係る図面（甲１５〔１〕～〔８〕の８枚）は，光通風雨戸のスラットＡ及びＢ，上下レール枠，下レール枠，縦枠並びにカマチＡないしＣの各部材の形状について０．１ミリ単位でその寸法を特定するなどしたものであり，なるほどそれ自体精密なものではあるが，これは，ノギスなどの一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なものである。そして，控訴人夢工房は，納品予定のない部材（スラットＡ及び下レール枠）の図面を製作させる必要がない一方，仮に控訴人夢工房が本件情報１に係る図面を被控訴人から入手していれば，敢えて立山アルミに上記図面を製作させる必要もなかったことに加えて，立山アルミ製作の図面と本件情報１に係る図面との間には上記のような内容及び体裁上の差異が存在することを併せ考えると，立山アルミ製作の上記図面は，むしろ，控訴人夢工房の依頼に基づき，立山アルミが光通風雨戸の製品自体から再製したものであると認めるのが自然である。
なお，立山アルミの後身である三協立山アルミ株式会社をグループ内に擁する三協立山ホールディングス株式会社知財管理室作成の回答書（甲８）によれば，立山アルミは，その子会社である中国立山を介して，平成１８年５月末ころに控訴人夢工房から本件情報１に係る図面の一部を提示され，これに基づいて金型製造依頼を受けているとされているところ，当該回答書の作成者が立山アルミ又は中国立山において控訴人夢工房との間で交渉等を担当した者ではなく，かつ，ここで提示されたとされるものも本件情報１に係る図面の一部にとどまっていることに照らすと，ここで提示されたとされる図面が本件情報１に係る図面（甲１５〔１〕～〔８〕）ではなく，立山アルミ製作に係るもの（乙１４の１～６）であった可能性は，排除できない。
以上によれば，本件情報１に係る図面を交付したとの被控訴人代表者の前記供述部分は，これを採用できず，したがって，これと同旨の被控訴人の主張も，採用できない。
イ特別仕様の部品の仕入先に関する情報を含む取引業者一覧表等について次に，上記取引業者一覧表（甲第１５号証〔９〕   ）についてみると，そこには，「０６．６．２２作成」との記載があり，同表は平成１８年６月２２日ころに作成されたことが推認されることに加えて，当該一覧表等を交付したとする被控訴人代表者の前記供述部分自体，甚だあいまいなものであって何ら的確な裏付けがないことからすると，東衛産業及びディリー産業から控訴人夢工房に対し，当該一覧表等が交付されたとの当該供述部分は，これを直ちに採用できない。なお，前記１(6)及び(9)に認定のとおり，上記一覧表に記載があるタジマ機工は，平成１８年７月２６日，控訴人夢工房に対し，光通風雨戸のスラット加工用金型を納品し，同じく明光化成は，同月２２日，控訴人夢工房に対し，光通風雨戸の部品となるシール・クッションゴムを納品したことが認められる。しかしながら，当時，東衛産業及びディリー産業と控訴人夢工房とが光通風雨戸の製造について協力関係にあったことからすれば，東衛産業又はディリー産業から控訴人夢工房に対し，タジマ機工や明光化成の情報について提供があったとしても不自然ではない一方，控訴人夢工房が上記取引業者一覧表記載の他の業者と接触したことを認めるに足りる証拠はないから，タジマ機工及び明光化成と控訴人夢工房との取引という事実は，そのことから直ちに上記一覧表が交付されたとの被控訴人代表者の前記供述部分を補強するに足りない。
したがって，被控訴人の上記主張は，採用できない。
ウ本件情報２について
(ア)他方，本件情報２についてみると，本件情報２に係る図面は，光通風雨戸を組み立てるに当たって使用される補助的な部品の形状について０．１ミリ単位でその寸法を特定するなどしたものであり，なるほどそれ自体精密なものではあるが，本件情報１と同様，いずれもノギスその他の一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なものであるところ，本件製造販売契約の成立直前の段階で，その円滑な履行に備えて被控訴人代表者が控訴人夢工房代表者に対して本件情報２に係る図面等を交付することは，不自然とはいえないばかりか，控訴人アルミ工房が平成１８年９月１５日ころに平野金属から受領した価格明細書には，本件情報２に係る部品と同じ部品名が多数記載されていること（乙５）や，控訴人らが同年１０月ないし１１月ころ，タイ所在の工場で本件情報２に係る部品の一部を製造することを検討するなどしたことが記載された書類があること（乙１３）に照らすと，被控訴人代表者の前記供述部分は，自然なものとしてこれを採用することができる。
(イ)以上に対して，控訴人らは，光通風雨戸に関する図面等の資料が交付されたことを否認し，控訴人ら代表者の供述（乙１９，２０，原審控訴人ら代表者本人）には，これに沿う部分がある。
しかしながら，控訴人ら代表者は，控訴人アルミ工房が平成１８年９月１５日ころに平野金属から受領した価格明細書には，本件情報２に係る部品と同じ部品名が記載されていること（乙５）や，同年１０月ないし１１月ころ，タイ所在の工場で本件情報２に係る部品の一部を製造することを検討する過程でも本件情報２に係る部品と同じ部品名が使われていること（乙１３）について合理的に説明しておらず，この点について的確な裏付けもない。したがって，控訴人らの上記主張は，これを採用できない。
(3)以上のとおり，証拠によれば，被控訴人の前記主張のうち，東衛産業の代表者であるXが控訴人夢工房の代表者である   Yに対し，本件情報２に係る図面等を交付したとの事実を認めることができるが，その余の光通風雨戸に関する図面等の交付や，その製造に関するノウハウの開示については，これを認めることができない。
３争点２（東衛産業，ディリー産業及び被控訴人は，光通風雨戸製造に関する営業秘密（不競法２条６項）を保有していたか）について(1)被控訴人は，本件情報２を含む光通風雨戸を構成するスラット等の部材及び部品の形状には，性能の向上のために様々な工夫が施されており，光通風雨戸の製品から新たにこれらの部材及び部品の図面を起こそうとすれば多大な費用や労力を要するから，これらの部品の形状に関する情報には非公知性があり，営業秘密（不競法２条６項）に該当する旨を主張する。


平成２６年３月２７日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０３０７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年２月２７日
判                決
原            告            株式会   社ロッ   テ訴訟代理人弁理士            稲      岡      耕      作同                          川      崎      実      夫同                          竹      原              懋同                          中      村      友      美被            告            特許庁   長官指定代   理人             斉      藤      孝      恵同                          小      林      裕      和同                          大      橋      信      彦
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１２－１０８４９号事件について平成２５年９月２５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯

原告は，平成２３年４月１５日，意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願（意願２０１１－８７５３号。以下「本願」といい，本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。）をした。原告は，平成２４年３月９日，拒絶査定を受け，同年６月１１日，拒絶査定不服審判（不服２０１２－１０８４９号）を請求した。原告は，平成２５年４月１９日，本願意匠は意匠法３条２項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け，同年５月２９日付けで意見書を提出した。
特許庁は，平成２５年９月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１０月１１日，その謄本を原告に送達した。
２審決の理由
(1)審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願意匠は，その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて，当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから，意匠法３条２項の規定に該当し，意匠登録を受けることができない，というものである。(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は，次のとおりである。
ア本願意匠
本願意匠は，袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり，別紙審決書写しの「別紙第１」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち，剥離紙の全体形状は，隅丸長方形状であって，二度貼りを可能とするために，該剥離紙には，一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を，該剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置，言い換えると，剥離紙の左右幅を約１：２：１に分割する位置に，平行に２本設けたものである。
イ公知の形態
審決は，使い捨てカイロにおいて，以下の各形態はいずれも，本願出願

前に公知の形態であると認定した。
(ア)形態１
剥離紙全体を隅丸長方形状とすること（意匠登録第１２３７８３８号の意匠公報（甲２３。以下「甲２３公報」という。）別紙審決書写しの「別紙第２」参照。以下「形態１」という。）。
(イ)形態２
切り込み線を剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に設けること（甲２３公報。別紙審決書写しの「別紙第２」参照。以下「形態２」という。）。
(ウ)形態３
使い捨てカイロにおいて，二度貼りを可能とするために，剥離紙に複数区画を形成するような切り込み線を設け，さらに，二度貼りの前後において粘着面の面積を略同じとなるように，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（例えば，特開平７－８００１８号の公開特許公報（甲２４。以下「甲２４公報」という。別紙審決書写しの「別紙第３」参照）の【図１】及び【００１１】の記載並びに【図３】及び【００１２】の記載から導き出される態様。具体的には，本願意匠は，甲２４公報の【図１】及び【図３】の２ｂ及び２ｃの剥離紙を一体とした態様のものである。そして，実用新案出願公開平３－６３３２２号の公開実用新案公報（甲２５。以下「甲２５公報」という。別紙審決書写しの「別紙第４」参照）の第１図及び第２図の発熱体の態様。）（以下「形態３」という。）。
第３原告主張の取消事由
審決は，公知の形態の認定を誤り，本願意匠の容易創作性の判断を誤ったものであるから，違法であり，取り消されるべきである。
１公知の形態の認定について

審決は，形態３として，「使い捨てカイロにおいて，二度貼りを可能とするために，剥離紙に複数区画を形成するような切り込み線を設け，さらに，二度貼りの前後において粘着面の面積を略同じとなるように，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」は，公知の形態であると認定した（審決書２頁）。
しかし，甲２４公報には，「二度貼りを可能とするために，剥離紙に複数区画を形成するような切り込み線を設けること」や，「二度貼りの前後において粘着面の面積を略同じとなるようにすること」や，「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」は，全く開示されておらず，教示されてもいない。また，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けることは，甲２５公報にも示されていない。したがって，審決が，形態３を公知の形態と認定したのは誤りである。
２容易創作性の判断について
審決は，甲２４公報及び甲２５公報に基づき，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置（剥離紙の左右幅を約１：２：１に分割する位置）に，切り込み線を平行に２本設ける程度のことは，当業者であれば容易に創作することができたものであると判断した。
しかし，以下のとおり，上記各公報は，審決の容易創作性判断の根拠となるものではない。剥離紙を，左領域，中央領域，右領域の面積比が約１：２：１となるように３分割した形態は，公然知られた形態に基づいて容易に創作できたものではない。
(1)甲２４公報について


審決は，「本願意匠のように，・・・そのような態様とするためには，文献１（判決注・甲２４公報を指す。）の【図１】及び【図３】に表された意匠において，単に剥離紙２ｂ及び２ｃを一体とすればよく」とし，【００１１】に「この切り込み３の数は本発明においてとくに限定されず，少なくと

も１本あれば良く，また切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい」等の記載があることを根拠として挙げ，「当業者であれば，剥離紙２ｂ及び２ｃを一体として，剥離紙の長手方向に，面積比が約１：２：１となるように切り込み線を２本入れるという創作が格別困難であったとはいえない。」と判断した。
しかし，甲２４公報の【００１１】には，切り込み３によって分割される剥離紙の面積に大小を形成するように面積を変えるといったことは一切説明されていない。【００１１】には，「切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載はあるが，この記載は，同文献記載の発明が「偏平状袋の片面の全面または一部に粘着剤層が形成されてなる」使い捨てカイロ（請求項１，請求項２を参照）であることから，偏平状袋の片面の一部に粘着剤層が設けられている場合には，粘着剤層を露出させるために必要な位置に切り込みを設ければよいという程度の意味と解される。実際，甲２４公報の実施例記載の剥離紙に形成される切り込みは，剥離紙の一端から他端までその高さいっぱいに設けられているものではなく，使い捨てカイロ本体の外枠部分を除く中央部に露出させるべき粘着層が形成されており，その粘着層に対応して剥離紙に切り込みが形成されている。これに対し，本願意匠は，使い捨てカイロの片面全面が剥離紙で覆われ，全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成されたものである。したがって，甲２４公報の実施例記載の形態は，本願意匠の形態とは，厳密な意味では異なるものである。したがって，剥離紙２ｂ及び２ｃを一体化すればよいということは，甲２４公報に基づいて当業者が容易に想到し得るものではない。
(2)甲２５公報について
審決は，甲２５公報の第２図について，〔実施例〕に「この剥離シート４には適宜数のカットライン５が形成され，部分剥離が可能となっている」との記載があることを根拠として，甲２５公報の第２図に表された意匠の剥離

領域の数及びその面積比が本願意匠と異なるからといって，当業者であれば，剥離紙６を一体として，剥離紙の長手方向に，面積比が約１：２：１となるように切り込み線を２本入れるという創作が格別困難であったとはいえないと判断した。
しかし，甲２５公報の〔実施例〕には，上記記載に続けて，「カットライン５の具体的形状は部分剥離可能なものであれば直線，曲線等その如何を問わないが，平行直線や同心円とし，カットライン５により形成された複数の分画部片６に，同時に剥離すべき部片毎に共通記号７を付すのが簡便である。」との記載がある。この記載は，剥離紙を分割する際に，平行直線によって剥離紙の面積が等しいものを多数形成するか，同心円により中心から外方に向かって半径が一定寸法ずつ大きくなる複数のドーナツ状の剥離紙を形成するといったことを意図したものと推察され，剥離紙の面積比が１：２：１となる形態にすることを示唆するものではない。したがって，甲２５公報に表された公知の形態も，本願意匠が容易に創作できたものであることの根拠とはなり得ない。
第４被告の反論
１公知の形態の認定について
原告は，審決が形態３を公知の形態と認定したのは誤りであると主張する。しかし，甲２４公報及び甲２５公報に表された意匠は，いずれも剥離紙を左右に均等に４分割したものではあるが，はがす剥離紙の態様によっては，粘着面が同一の面積となる態様が現出されることは容易に想定できるものである。甲２４公報及び甲２５公報において中央の２枚を同時にはがした場合には，面積比が約１：２：１となるので，粘着面が略同一の面積となるような態様については，当業者が容易に想到できるものである。
また，面積比が約１：２：１になるように切り込み線を２本入れることについても，この種使い捨てカイロの分野において，表面部に粘着面を設けた使い

捨てカイロは，広く知られたありふれた態様であり，①粘着面を長手方向の中央や両端部に設けることは，乙第１号証の第１図にあるように，従来から認められる態様であり，②剥離紙の短手方向に，上領域，中央領域，下領域と３分割し，中央領域の幅を広くするような切り込み線を一端から他端まで上下に２本設けることは，乙第２号証【図１】にあるように，既に見られる態様であり，③剥離紙を左領域，中央領域，右領域と３分割し，剥離紙の左右幅を面積比が約１：２：１になるように分割する位置に切り込み線を左右対称に２本設けた態様は，乙第３号証の意匠にあるように，既に見られる態様であるから，剥離紙の分割態様を，左領域，中央領域，右領域の面積比が約１：２：１になるように３分割することは，甲２４公報及び甲２５公報に具体的形態として表されていなくとも，当業者であれば，明細書の記載を受けて容易に想到し得る範囲内のものである。
したがって，甲２４公報や甲２５公報に表された四つに等分された剥離紙の形状において，切り込み線を３本から２本に減じ，両端の剥離紙をそのままに，中央部分の２枚の剥離紙を一体とし，面積比が約１：２：１になるように分割する態様とすることも，当業者においては当然に想到し得る範囲内のものであり，審決が，形態３を公知の形態と認定した点に誤りはない。
２容易創作性の判断について
原告は，甲２４公報及び甲２５公報は，審決の容易創作性判断の根拠となるものではないと主張する。
しかし，剥離紙をその粘着効果や貼り替え等を考慮して，複数に分割をすることは甲２４公報及び甲２５公報に表されており，例えば，本願意匠と同様に切り込み線を２本とする態様とした場合に，本願意匠のように面積比を約１：２：１に，あるいは，約２：１：２（乙４の第４図）とする程度の創作は，当業者であれば十分考え得る範囲内のものである。
また，甲２４公報は，本願意匠のように，使い捨てカイロの片面全面が剥離

紙で覆われ，全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成された形態とは異なるものであるとしても，剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成された形態は，甲２５公報に表されているのであって，このような態様とすることも容易に想到し得るものである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。


第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１公知の形態の認定について
(1)意匠法３条２項は，「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは，その意匠・・・については，前項の規定にかかわらず，意匠登録を受けることができない。」と規定する。
ここでいう「公然知られた」とは，不特定の者に秘密でないものとして現実にその内容が知られたことをいい，日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合は，「公然知られた」形態ということができる。
(2)刊行物の記載
ア甲２３公報の記載
甲２３公報には，使い捨てカイロにおいて，剥離紙全体を隅丸長方形状とすること（形態１），及び，切り込み線を剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に設けること（形態２）が記載されている（甲２３）。
イ甲２４公報の記載
甲２４公報の【図１】には，使いすてカイロ１の粘着剤層を覆う剥離紙

２の長手方向に３本の切り込み３が略等間隔に平行に形成され，剥離紙２が４分割されたものが示されており，【実施例】の【００１１】には，「切り込み３の数は本発明においてとくに限定されず，少なくとも１本あれば良く，また切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載がある。
また，甲２４公報の【図３】には，使いすてカイロ１の使用例として，４分割された剥離紙２ａ，２ｂ，２ｃ及び２ｄのうち，２ａと２ｃを剥がし，その部分の粘着剤層が現出しているものが示されており，【実施例】の【００１２】には，「本発明の使いすてカイロの特徴は，貼り直しをしても粘着力の衰えないところにある。したがって，切り込みは，粘着剤層の一部のみを現出させるためのものであり，適宜剥離する部分を選択すればよい。たとえば，剥離紙２ａ，２ｃを剥がして所望の部位にカイロを貼着させることができる。そののち他の部位に貼着し直したいときは剥離紙２ｂ，２ｄを剥がすことにより確実な接着力で貼着させることができる。さらに貼着するものの材質によって接着力を調整したいときなども，粘着剤層を現出させる面積を簡単に調節することができる。」との記載がある（甲２４）。
ウ甲２５公報の記載
甲２５公報の第１図には，発熱袋の断面図が示されており，第２図には底面図として，粘着剤層３を覆う剥離シート４の短手方向に３本のカットライン５が平行に形成され，剥離シート４が４分割されたものが示されており，〔実施例〕には，「４は剥離シートで，非転着性粘着剤層３を被覆し，使用時剥離されるものである。この剥離シート４には適宜数のカットライン５が形成され，部分剥離が可能となっている。カットライン５の具体的形状は部分剥離可能なものであれば直線，曲線等その如何を問わないが，平行直線や同心円とし，カットライン５により形成された複数の分画

部片６に，同時に剥離すべき部片毎に共通番号７を付すのが簡便である。」との記載がある（甲２５）。
(3)形態３について
前記(2)イのとおり，甲２４公報の【図１】には，３本の切り込み３が略等間隔に平行に形成され，剥離紙２が４分割されたものが示されており，【実施例】の【００１１】には，切り込みの数を増減することや，切り込みの形成箇所を変更することが示唆されており，【００１２】には，二度貼りを可能とするために，剥離紙を剥がす部位を選択することが示唆されている。また，前記(2)ウのとおり，甲２５公報の第２図には，３本のカットライン５が平行に形成され，剥離シート４が４分割されたものが示されている。しかし，甲２４公報及び甲２５公報には，切り込み線を２本とし，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けることは記載されていない（記載されているに等しいということもできない）。甲２４公報及び甲２５公報によって認め得る公知の形態は，「剥離紙全体を約１：１：１：１の面積比に区画する位置に，３本の切り込み線を平行に設けること」にとどまり，甲２４公報には，これに加えて，「二度貼りの前後において貼着面の面積を略同じとすること」が記載されているにとどまる（以下，甲２４公報記載の上記形態をまとめて「形態３ａ」という。）。したがって，審決が，甲２４公報等から「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」も含めた形態３を公知の形態と認定したことは誤りである。
２容易創作性の判断について
(1)審決が，前記１(3)のとおり，甲２４公報等から，使い捨てカイロにおいて，「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」も含めた形態３を公知の形態と認定したことは誤りであるものの，審決は，「本願意匠は，袋体のカイロの裏面全体に設けられた，衣類に貼付


するための粘着面を覆う剥離紙を，本願出願前に公然知られた隅丸長方形状とし，そして，二度貼りを可能とするために，該剥離紙に，一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように該剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に，直線状の切り込み線を，該剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置，言い換えると，剥離紙の左右幅を約１：２：１に分割する位置に，平行に２本，単に設けた程度にすぎないものであって，当業者であれば容易に創作することができたものと言わざるを得ない。」（審決書４頁）と判断しており，審決のこの判断に誤りはない。すなわち，甲２３公報から使い捨てカイロの剥離紙としてありふれた形態であると推認される形態１と形態２について，その切り込み線の形態を使い捨てカイロにおいて公知の形態である形態３ａに基づいて形態３とする程度のことは，次に述べるとおり，当業者であれば容易に創作することができたものと認められる。形態１と形態２の剥離紙からなる使い捨てカイロを，二度貼りをするための使い捨てカイロとするために，甲２４公報の【図３】のように，剥離紙を３本の切り込み線により４等分し，一度目と二度目の剥離面積が等面積になるように，４枚の剥離紙から２枚の剥離紙を選択して剥離することは公知である（形態３ａ）。そして，甲２４公報の【図３】では，一度目と二度目の剥離面積を等面積とするための例として，一度目に２ａと２ｃの剥離紙を剥離している例が示されているけれども，一度目に両側にある２ａと２ｄの剥離紙を剥離し，中央にある２ｂと２ｃの剥離紙を残す方法や，一度目に中央にある２ｂと２ｃの剥離紙を剥離し，両側にある２ａと２ｄの剥離紙を残す方法も，上記記載例と実質的に同一の方法であるから，剥離紙の剥離方法としてこれらの方法も記載されているに等しいものということができる。そして，上記の剥離方法（中央の２ｂと２ｃの剥離紙を同時に剥離するか，残す方法）や，甲２４公報において切り込み線の数を減じたり，切り込みの形成箇所を適宜選定することなどが記載されていることを前提として甲２４公報

の【図３】をみると，中央の２ｂと２ｃの剥離紙の間にある切り込み線をなくし，２ｂと２ｃを一体とした形態，すなわち，２本の切り込み線により剥離紙の面積比を約１：２：１となるようにした形態（形態３）を創作することはそれ程困難なことではないということができる。また，剥離紙を２本の切り込み線により３区画に分ける形態は，貼り薬においては公知の形態である（乙３，乙４の第４図。なお，貼り薬と使い捨てカイロとは，人体に直接貼り付けるものであるか，衣服の上から人体に間接的に貼り付けるものであるかの違いはあるものの，いずれも，人体にその形状に沿うように直接又は間接的に貼り付けるものであって，日常的に使用されるものである点において共通する。）。
そうすると，使い捨てカイロの分野における当業者が甲２４公報に接すれば，使い捨てカイロの二度貼りを可能とするために，一度目と二度目の剥離面積が等面積になるような切り込み線を設けた剥離紙として，【図１】に示された形態において，切り込み線を２本とし，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（形態３。具体的には，甲２４公報の【図１】又は【図３】の２ｂと２ｃの間に切り込みを入れず，２ｂと２ｃを一体とした態様のものにすること）は，容易に創作することができたものといえる。
以上によれば，本願意匠は，公知の形態である形態１，形態２及び形態３ａに基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであると認められ，これと概ね同趣旨の審決の判断に誤りはない。
(2)原告の主張について
ア原告は，甲２４公報の【００１１】には，切り込み３によって形成される剥離紙の面積に大小を形成するといったことは一切説明されていないとか，同【００１１】に「切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載はあるが，この記載は，同文献記載の発明が「偏平状袋の片面の全

面または一部に粘着剤層が形成されてなる」使い捨てカイロ（請求項１，請求項２を参照）であることから，偏平状袋の片面の一部に粘着剤層が設けられている場合には，粘着剤層を露出させるために必要な位置に切り込みを設ければよいという程度の意味と解され，実際，甲２４公報の実施例記載の剥離紙に形成される切り込みは，剥離紙の一端から他端までその高さいっぱいに設けられているものではなく，使い捨てカイロ本体の外枠部分を除く中央部に露出させるべき粘着層が形成されており，その粘着層に対応して剥離紙に切り込みが形成されているのに対し，本願意匠は，使い捨てカイロの片面全面が剥離紙で覆われ，全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成されたものであり，甲２４公報の実施例記載の形態は，本願意匠の形態とは，厳密な意味では異なるものであるとして，甲２４公報は，審決の容易創作性の判断の根拠とはなるものではないと主張する。
しかし，甲２４公報の【００１１】における「切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載を，原告が主張するように限定して解釈すべき根拠はない。また，形態１と形態２の剥離紙からなる使い捨てカイロは，もともと全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成されたものであり，これを二度貼りができる使い捨てカイロとするために，同分野における当業者が甲２４公報に接すれば，形態３ａを認識すると同時に，この形態３ａと同種のものとして，その中央の切り込み線をなくし，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（形態３。具体的には，甲２４公報の【図１】又は【図３】の２ｂと２ｃの間に切り込みを入れず，２ｂと２ｃを一体とした態様のものにすること）を，容易に創作することができたものであることは，前記(1)に説示したとおりである。
したがって，原告の上記主張を採用することはできない。

イ原告は，甲２５公報における部分剥離に関する記載は，剥離紙を分割する際に，平行直線によって剥離紙の面積が等しいものを多数形成するか，同心円により中心から外方に向かって半径が一定寸法ずつ大きくなる複数のドーナツ状の剥離紙を形成するといったことを意図したものと推察され，剥離紙の面積比が１：２：１となる形態にすることを示唆するものではないとして，甲２５公報は，審決の容易創作性の判断の根拠とはなるものではないと主張する。


平成３０年１０月４日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（ワ）第４１０７号職務発明の譲渡対価請求事件
口頭弁論終結日平成３０年７月６日
判          決
原        告         Ｐ１
同訴訟代理人弁護士         伊原友   己
同                加古尊   温
被        告          アステラス製薬株式会社同訴訟代理人弁護士          難波修   一
同                向   宣明
同                大江耕   治
同                朝倉亮   太
同訴訟復代理人弁護士       安部雅   俊
主          文
１被告は，原告に対し，４７２８万４１１６円及びこれに対する平成２８年２月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを４分し，その３を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，２億円及びこれに対する平成２８年２月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，藤沢薬品工業株式会社（以下「藤沢薬品」という。）及び同社を吸収合併した被告の従業員であった原告が，被告に対し，藤沢薬品が設定登録を受け，現在被告が特許権者である後記本件特許（外国の特許を含む。）に関して，特許法３５条（平成１６年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）３項又はその類推適用に基づき，特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。）を藤沢薬品に譲渡したことによる平成１６年４月１日（平成１６年度）以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の未払分の一部２億円及びこれに対する請求の後の日である平成２８年２月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお，被告は，本案前の答弁として，不起訴合意等を理由に原告の訴えを却下することを求めるほか，本案の答弁として，原告の請求を棄却することを求めている。２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，本判決における書証の掲記は，枝番号の全てを含むときはその記載を省略する。）
(1)当事者等
ア原告（昭和３３年１１月２４日生）は，昭和５９年３月に九州大学薬学部薬学研究科修士課程を修了し，同年４月，藤沢薬品に入社し，同月から平成７年３月まで，特薬事業部の研究開発部門（特薬研究所）に在籍していた。そして，原告は，同年４月，知的財産部に異動し，平成１９年９月３０日，早期退職優遇制度により，藤沢薬品を吸収合併した被告を退職した（乙３１）。イ山之内製薬株式会社は，平成１７年４月１日，藤沢薬品を吸収合併し，商号を現在の被告の商号に変更した。
ウＰ２は，昭和６３年３月に京都大学工学部修士課程を修了し，同年４月，藤沢薬品に入社し，原告の所属するチームで研究に従事していた（甲３７）。エＰ３は，平成元年３月に金沢大学薬学部を卒業し，同年４月，藤沢薬品に入社し，平成２年４月から原告やＰ２の所属するチームで研究に従事していた（甲３７）。
オＰ４は，昭和５７年４月，藤沢薬品に入社し，昭和６０年６月から平成１１年３月まで，特薬事業部の特薬研究所に在籍し，薬理効果（薬効）の評価を担当するなどし，平成２８年２月，被告を退職した（乙３３）。
(2)本件特許の出願等
ア原告は，藤沢薬品での在職中，その職務として，他の従業員と共同して，次の各特許（以下，これらをまとめて「本件特許」という。）に係る発明（以下「本件発明」という。）をし，その特許を受ける権利を藤沢薬品に譲渡した（なお，後述のとおり，その時期や譲渡（承継）の方法については，当事者間に争いがある。）。そして，藤沢薬品は，この発明について特許出願をし，本件特許に係る特許権（以下，これらをまとめて「本件特許権」といい，我が国の特許の出願の願書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）の設定登録がされて，藤沢薬品が特許権者となり，上記(1)イの吸収合併により，本件特許権が被告に承継された。
なお，外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については，我が国の法律を準拠法とするのが当事者双方の意思であると認められ，そうでないとしても，当該権利の譲渡の当時において譲渡に最も密接な関係がある地は我が国であると認められるから，我が国の法律が準拠法になるというべきである（法の適用に関する通則法７条，８条１項）（甲１，２）。
(ｱ)我が国の特許
特許番号      特許第２８７４３４２号
発明の名称     デプシペプチド誘導体，その製法およびその用途
発明者      原告，Ｐ２，Ｐ３及びＰ４
出願日       平成５年３月８日
優先権主張番号特願平４－９２０７０
（以下「本件基礎出願１」という。）
優先日      平成４年３月１７日
優先権主張番号特願平４－３０５０９３
（以下「本件基礎出願２」という。）
優先日      平成４年１０月１５日
登録日        平成１１年１月１４日
特許請求の範囲別紙「本件特許の特許請求の範囲」記載のとおり
(ｲ)外国の特許
上記(ｱ)の特許に対応する外国の特許は，別紙「実施許諾対象特許国一覧」の「ⅰ．第２８７４３４２号（本件特許）関連」記載のとおりであり，藤沢薬品は，各国においてその特許出願をし，特許権の設定登録がされた。
イ従来技術


(ｱ)明治製菓株式会社（以下「明治製菓」という。）は，平成２年２月６日，次の特許（以下「明治製菓特許」という。）に係る発明について特許出願をした（特願平２－２５１７６）。これらの発明は，駆虫活性を有する新規化合物，その製造方法及び駆虫剤に関するものであり，請求項１及び２は，ＰＦ１０２２，後にＰＦ１０２２Ａと表記されるようになった化合物（以下「ＰＦ１０２２Ａ」という。）の物質発明であり，請求項３は，ＰＦ１０２２Ａの微生物を用いた発酵による製法発明であり，請求項４は，ＰＦ１０２２Ａの用途発明である（乙１６）。発明の名称    環状デプシペプチド物質およびその製造法，ならびに
それを含有する駆虫剤
優先権主張    平成元年２月７日特願平成１－２６７３９
公開日      平成３年２月１５日
(ｲ)藤沢薬品は，平成３年８月２３日，ＰＦ１０２２Ａの全合成法に関する発明について，特許の出願をし（特願平３－２９５２９４），これを基礎出願として，優先権の主張を伴う次の特許の出願をした（特願平４－１９４２５０）（甲４２）。
発明の名称    デプシペプチド誘導体の製造法
発明者      原告及びＰ２
優先権主張番号特願平３－２９５２９４
優先日      平成３年８月２３日
ウ本件特許は駆虫活性を有する新規デプシペプチド誘導体に関するものであり，次の各発明に係るものである（甲２）。
(ｱ)物質発明
・請求項１：同項記載の一般式で示される化合物又はその塩に係る物質
発明
・請求項２ないし６：請求項１をさらに特定した物質発明・請求項７：請求項１に係る発明の一実施態様である化合物（ＰＦ１５６７４２，一般名エモデプシド。以下，この化合物を「本件化合物」ということがある。）に係る物質発明（以下，本件化合物に係るこの発明を「本件物質発明」という。）。本件化合物は，ＰＦ１０２２ＡのＤ－フェニル乳酸部分のフェニル基のパラ位（ｐ位）がモルフォリノ基により置換されたものである。・請求項８：請求項１に係る発明の一実施態様である別の化合物（ＰＦ１５５６１７）に係る物質発明
(ｲ)製法発明（別紙「本件化合物の合成過程」の１枚目参照）請求項９ないし１１は，ＰＦ１０２２Ａから本件化合物及び請求項８記載の化合物を合成（半合成）する工程の一部ずつに関する製法発明である。・請求項１１：ＰＦ１０２２Ａ又はその塩をニトロ化反応に付す工程（上記別紙の１枚目の工程１，本件明細書中の製造法２）に関する製法発明。・請求項９：請求項１１によって合成された化合物又はその塩を還元反応（同工程２，同製造法３）に付して合成された化合物又はその塩を，環状アルキル化反応に付す工程（同工程３，同製造法５）に関する製法発明。この工程によって合成される化合物が本件化合物である。
・請求項１０：請求項１１によって合成された化合物又はその塩を還元反応（同工程２，同製造法３）に付して合成された化合物又はその塩を，アルキル化反応に付す工程（上記別紙には記載なし，同製造法４）に関する製法発明。この工程によって合成される化合物が請求項８記載の化合物である。
(ｳ)用途発明
・請求項１２：請求項１記載の化合物又はその塩を有効成分とする駆虫剤・請求項１３：本件化合物又はその塩を有効成分とする駆虫剤本件特許は，本件基礎出願１（乙９４の１）及び本件基礎出願２（甲１４，乙９４の２）に基づく優先出願に係るものであるが，本件基礎出願２では本件基礎出願１から対象化合物の範囲が拡大され，本件化合物は本件基礎出願２の明細書の実施例５において追加され，その駆虫活性が記載された。ＰＦ１０２２Ａから本件化合物の半合成による製造方法については，本件基礎出願２の明細書において上記別紙の１枚目の工程１ないし３が記載されたが，工程３によって本件化合物を製造した実施例は記載されておらず，本件化合物を実際に製造した実施例５は，同明細書の製造例３２ないし４０及び製造法１から成る全合成の製造方法を用いたものであった。以上に対し，本件特許では，請求項を上記のようなものとしたほか，本件化合物の関係では，本件明細書において，実際に工程３によって本件化合物を製造した実施例３１を追加し，これにより半合成法による本件化合物の製法発明は完成発明として開示された（以下，本件化合物に係る物質発明，製法発明及び用途発明をまとめて「本件化合物に係る発明」といい，この発明に係る特許を「本件化合物に係る特許」という。）。
エ本件特許について，我が国を含む一部の国で，別紙「実施許諾対象特許国一覧」の「ⅰ．第２８７４３４２号（本件特許）関連」記載のとおり，「延長後満了日」欄記載の日まで，存続期間の延長登録がされた。なお，本件の口頭弁論終結時までに本件特許の存続期間は全て満了している。
(3)別件特許の出願等
ア藤沢薬品は，別紙「別件特許一覧」記載１及び２に係る発明についても，各発明者から特許を受ける権利を譲り受けて特許出願をし，特許権の設定登録がされた。
また，この特許に対応する外国の特許は，別紙「実施許諾対象特許国一覧」の「ⅱ．第●（省略）●号関連」及び「ⅲ．第●（省略）●号関連」記載のとおりであり，藤沢薬品は，各国においてその特許出願をし，特許権の設定登録がされた（以下，それぞれ外国の特許を含め，「別件特許１」，「別件特許２」という。）（乙９５，９６）。
イ藤沢薬品は，別紙「別件特許一覧」記載３の特許（以下「別件特許３」という。）に係る発明についても，発明者から特許を受ける権利を譲り受けて特許出願し，特許権の設定登録がされた（乙９７）。
ウ藤沢薬品は，別紙「別件特許一覧」記載４の特許に係る発明についても，発明者から特許を受ける権利を譲り受けて，我が国及び外国において特許出願し，我が国では拒絶査定がされたが，別紙「実施許諾対象特許国一覧」の「ⅴ．●（省略）●関連」記載のとおり，外国では特許権の設定登録がされた（以下，これらの特許を「別件特許４」といい，別件特許１ないし４をまとめて「別件特許」という。）（甲２２，乙９８）。


(4)本件ライセンス契約の締結
藤沢薬品とドイツ連邦共和国に本店のあるバイエルＡＧ（以下「バイエル」という。）は，平成１０年４月２７日，次の内容のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を締結した。そして，通常実施権等の設定について必要な登録がされた（甲１，乙１，１２，なお和訳は被告が付したものによる。）。
●（省略）●
(5)バイエルによる本件化合物に係る特許の実施及びロイヤルティ等の支払
アバイエルによる一時金の支払
バイエルは，本件ライセンス契約に基づき，藤沢薬品又は被告に対し，一時金（ライセンス料等）として，次の合計●（省略）●円を支払った。
●（省略）●
イバイエルによる本件化合物に係る特許の実施
バイエルは，各国において必要な製造販売承認を得るなどして，平成１７年以降，別紙「ＦＲ１５６７４２を含有するバイエルの製品」記載のとおり，順次，我が国及び外国において，本件化合物を有効成分の１つとして含有するペット（イヌ・ネコ）用の駆虫剤（プラジカンテル又はトリトラズリルとの合剤。以下，これらの製品をまとめて「バイエル製品」という。）の製造販売を開始した。また，バイエルは，バイエル製品を製造するに当たり，ＰＦ１０２２Ａを原料として，本件特許のうち本件化合物の製法発明を実施することによって，本件化合物を製造してきた（なお，被告はバイエル製品の製法について不知と認否しているが，原告の主張立証に対して具体的な反論・反証をしているわけではなく，下記書証は乙７６等の証拠とも整合的であるから，下記書証によって上記事実を認定することができる。）。
したがって，バイエルは，本件特許のうち本件化合物に係る発明部分を実施している（甲２２ないし２４の２）。
ウバイエルによるロイヤルティの支払
バイエルは，平成１７年以降，平成２８年までの間に，本件ライセンス契約に基づき，被告に対し，別紙「実施料収入計算表（改訂第２版）」記載のとおり，ロイヤルティ（実施料）を支払った（平成２８年までの総額は●（省略）●円）。もっとも，バイエル製品は本件特許の出願・本件特許権の設定登録がされていない国においても販売されているほか，本件特許権の存続期間が満了した国においても販売されているところ，これらの非登録国及び存続期間満了後における販売に係るロイヤルティを控除すると，被告が支払を受けたロイヤルティは合計●（省略）●円（うち，我が国における販売に係るロイヤルティは合計●（省略）●円であるから，外国における販売に係るロイヤルティは合計●（省略）●円である。なお，以上はバイエルから●（省略）●金額。）である。
(6)職務発明に対する補償に関する社内規程
ア従来，藤沢薬品には，職務発明に対する補償金に関する社内規程は存在しなかったところ，平成１１年１０月１日，藤沢薬品において「職務発明取扱規定」が施行された。この規定では，発明者に対して出願時補償及び登録時補償を行うことが規定されている（実績補償は定められていなかった。）が，遡及適用に関する定めはなかったため，本件発明には適用されない（乙５）。イ藤沢薬品において，平成１３年４月１日，「職務発明実績補償制度」が導入された。もっとも，この制度では，第三者への特許等のライセンスによって収入を得た場合，第三者から受領する実施料を算定対象として補償金を支払うこととされているにすぎず，第三者から受領する一時金は算定対象とされていなかった（乙２の１,７）。
ウ藤沢薬品において，平成１５年１月１日，次の内容の「職務発明実績補償規則」（以下「平成１５年施行規則」という。）が施行された（乙２）。
●（省略）●
エ被告は平成１７年４月１日に藤沢薬品を吸収合併したところ，同日，被告において，次の内容の「職務発明規程」が施行された（ただし，平成１９年７月２６日に改訂された。）（乙１３）。
●（省略）●
(7)藤沢薬品又は被告から原告に対する補償金の支払ア原告は，藤沢薬品に対し，平成１４年７月１５日付けの「ご通知」（甲６の２。以下「本件通知書」という。）を交付し，藤沢薬品はこれを受けて，原告と協議した。そして，原告と藤沢薬品は，平成１５年２月２５日，次の内容の合意をし，確認書（以下「本件確認書」という。）を作成し，原告は，藤沢薬品から平成１５年施行規則に基づく補償金として●（省略）●円を受領した（甲６の２，乙３。なお，以下では「甲」を藤沢薬品，「乙」を原告と読み替える。）。「第１条原告が藤沢薬品に対して平成１４年７月１５日付通知書にて行った，ＦＲ１５６７４２の発明（以下，『本件発明』という。）に関する特許法３５条３項所定の『相当の対価』の請求（以下，『本件請求』という。）について，原告は，藤沢薬品に対し，藤沢薬品が制定した職務発明実績補償規則（以下，『本規則』という。）に定める補償金の算定方式により『本件発明』により藤沢薬品が平成１５年１月の時点で得ている収入から算定される平成１５年１月迄の補償金を，『本件発明』の発明者である原告の適切な処遇の一環として受領することを了解し，『本件請求』に基づき訴訟等の行為は行わないことを確認する。第２条藤沢薬品は，原告に対して，藤沢薬品が今後原告に関して行う賃金，昇進，配置転換及びその他の処遇等に関する決定において，『本件請求』があったことを不利益な要素として考慮しないことを確認する。
第３条藤沢薬品及び原告は，『本件請求』に関する問題は円満に解決したことを確認し，今後，相互の適切な協調関係の育成に努めるものとする。」イその後，藤沢薬品は，平成１５年施行規則により補償金算定上の発明者貢献割合が引き上げられたことに伴い，平成１６年度において，原告に対し，平成１５年施行規則に基づく平成１３年度から平成１５年度までの追加補償金として●（省略）●円を支払った。
また，被告は，同様に実施による利益の有無等の検討を行った上で，平成２１年３月，原告に対し，平成１７年の職務発明規程に基づく平成１６年度から平成１９年度までの実施時補償金として●（省略）●円を支払い，原告は，特許法の規定に基づき不足額があると判断した場合は不足額を請求するとの留保を付した上でこれを受領した（甲１３，１５の２，１６，１７）。


また，被告は，原告に対し，実施による利益の有無等の検討を行った上で，平成２３年１１月に，平成１７年の職務発明規程に基づく平成２０年度から平成２２年度までの実施時補償金として●（省略）●円の支払を提示し，また，平成２６年１２月には，平成１７年の職務発明規程に基づく平成２３年度から平成２５年度までの実施時補償金として●（省略）●円の支払を提示したが，原告が異議申立てをしたこともあり，支払に至っていない（甲１３，１８ないし２１）。
(8)消滅時効の援用
被告は，本件訴訟の第１回弁論準備手続期日（平成２８年８月３０日）において準備書面（１）（同月５日付け）を陳述し，第６回弁論準備手続期日（平成２９年５月１０日）において準備書面（６）（同年４月２８日付け）を陳述して，原告に対し，本件で原告が請求対象とする請求権（以下「本件請求権」という。）全てについて消滅時効を援用するとの意思表示をした（当裁判所に顕著な事実）。
３争点
被告は本案前の答弁をしているところ，(1)及び(5)はこれに係るものである。
(1)不起訴の合意の成否（争点１）
(2)本件発明に係る相当の対価の額（争点２）
(3)和解契約の成否（争点３）
(4)消滅時効の成否（争点４）
ア本件請求権の消滅時効の起算日（争点４－１）
イ被告が本件請求権について消滅時効を援用することは信義則に反するか
（争点４－２）
(5)平成２９年以降の利益を基礎とする相当の対価の請求の可否（争点５）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（不起訴の合意の成否）について
（被告の主張）
(1)原告は，平成１５年２月２５日，藤沢薬品との間で，本件確認書（乙３）を作成し，藤沢薬品が社内規程である平成１５年施行規則に従った補償金を原告に支払い，その後も当該規則に従って算定された補償金を原告に支払うことを条件に，原告は本件請求権について訴訟等の行為を行わないとする合意をした。本件確認書の第１条において，明確に，「『本件請求』に基づき訴訟等の行為は行わないことを確認する。」と記載されているから，これは「不起訴の合意」に当たる。そして，特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権は，その全部が特許を受ける権利の使用者への承継時に発生すると理解されており，本件通知書の「特許法第３５条第３項所定の『相当の対価』として」の記載は，本件請求権の全てを対象としたものである。
しかも，この合意後の藤沢薬品の対応は合意内容に沿ったものであり，原告がこれに対して異議を述べたことは一切なく，最初の補償金も何らの異議を述べることなく受領した。原告と藤沢薬品は，両者が十分に協議を重ね，それぞれで利害得失を検討した上で上記合意を締結しており，上記合意を締結するまでの事実関係及び上記合意を締結した後の双方の対応に照らせば，上記合意は，原告の有する本件請求権の全部について，原告が訴えを提起しないことを合意したものであるといえる。(2)原告は上記合意が本件請求権の一部についての合意である旨主張しているが，原告が平成１４年にした相当の対価の請求は，本件請求権の全部を請求したものであり（少なくとも，将来の分も含めた請求ではないとの趣旨が本件通知書（甲６）の文面から明らかであったとは言い難い。），藤沢薬品もそのようなものと理解した上で原告に回答し，原告と藤沢薬品はそのような前提で上記合意をした。また，平成１４年当時，職務発明に対する「相当の対価」請求権を巡る判例・学説は，現在以上に混沌とした状況にあった。当時の状況下では，本件請求権の全てが遅くとも平成１４年１０月１５日の経過をもって時効消滅するリスクは確かに存在したのであり，このリスクを前提とすれば，本件請求権全てを上記合意によって解決することは，当時の原告にとって合理性があったといえる。他方で，藤沢薬品としても，上記合意によって従業員である原告との間の紛争を全面解決することが望ましかった。このように，上記合意によって本件請求権全てを全面的に解決することが当事者双方にとって合理性のあるものであったことからしても，上記合意が本件請求権の全部についての合意であったことは明らかである。(3)以上より，原告による本件訴えは不適法であり，速やかに却下されるべきである。
（原告の主張）
被告の主張は否認し，争う。
本件確認書は，あくまでも原告が藤沢薬品に対して対価請求を行った甲６の通知に対するものである。甲６の通知は，本件発明に係る特許を受ける権利を藤沢薬品に承継した時から平成１４年７月１５日までの期間（甲６にはその旨明記してある。）の対価を請求するものである。請求額もそれまでの確定金額を元に算出されたものであった。原告は本件確認書締結の時点では，平成１５年１月末までの期間分を了解したにすぎず（本件確認書にもその旨明記されている。），本件確認書の射程もその期間分にしか及んでいない。
２争点２（本件発明に係る相当の対価の額）
（原告の主張）
(1)相当対価の額は，これまでに多くの裁判例で用いられてきている次の式に従って算定するのが相当である。
藤沢薬品及び被告が受けるべき利益の額×（１－藤沢薬品及び被告の貢献した程度）×共同発明者間の貢献度＝相当対価の額
(2)藤沢薬品又は被告が受けた（受けるべき）利益の額藤沢薬品又は被告が平成１６年度以降に受けた（受けるべき）利益の額は，次のとおりである。なお，原告は，藤沢薬品が平成１５年までに受けた一時金収入に係る利益額に基づく対価請求はしていない。
ア一時金収入
合計●（省略）●円であり（前記第２の２(5)ア(ｵ)及び(ｶ)），これらもライセンス収入に変わりはないから，その全額をもとに相当対価の額を算定すべきである。
イ実施料収入
別紙「実施料収入計算表（改訂第２版）」記載の平成２８年までの実施料の金額については争わない。平成２９年以降の実施料は，平成２６年度から平成２８年度までの実施料の平均値によるべきである。
被告は「商標ライセンス」の収入を独占の利益から排除して考えるべきと主張しているが，被告はその存在すら説明できていないし，商標ライセンスというのはあまりにも作為的である。これも本件発明の禁止権の効力により藤沢薬品及び被告が取得したものにすぎず，バイエルで実施されている本件化合物に係る発明の対価であるから，それも特許ライセンスのロイヤルティであり，それを含めて相当対価の額を算定すべきである。


また，被告は●（省略）●として，独占の利益に含まれない旨主張しているが，これも本件発明があって得られたものであり，かつバイエルの市場独占をより強固なものとする取引によって得られた利益であるから，これも含めて独占の利益を算定すべきである。
(3)発明をするに当たり使用者等が貢献した程度
ア本件化合物に係る発明の完成まで
(ｱ)ＰＦ１０２２Ａの全合成
原告は，平成３年２月か３月頃，明治製菓によるＰＦ１０２２Ａの欧州特許出願が公開されていることを知り，この化合物をリード化合物とし，その誘導体を合成すれば，より活性が強い化合物ができるのではないかと考え，駆虫薬として全く新規な構造を有するこの化合物に強い興味を持つようになった。しかし，この公開公報から立体構造は全く分からず，原告はこれを明らかにし，その駆虫作用を検討することに躊躇を覚えていた。そのような中，同年４月１１日，「明治製菓が発見－動物の寄生虫だけに薬効」との表題の日本工業新聞の記事の中に，新しい寄生虫駆除物質は３種類の化合物が環状に結合した構造を有しているなどとの表現があり，この記事の情報と上記欧州特許出願の内容とを結びつけることにより，ＰＦ１０２２Ａの立体構造を推定し，これを有機化学的に合成し，シード化合物としての適性があるのか判断しようと考えるに至った。その後，原告は，同年５月末から，ＰＦ１０２２Ａの全合成に取りかかり，同年６月中旬にこれを完成した。この全合成による製造方法は，世界で初めてのものであり，その後の環状デプシペプチド誘導体の合成研究を全世界的にリードするものであったし，その誘導体研究の際，軽微な変更点はあったものの，本件化合物に関する研究につながった駆虫薬の探索研究の最後まで用いられた。
(ｲ)本件化合物に係る発明の完成
原告はＰＦ１０２２Ａの全合成方法を用いて，その構造活性相関を調べるために合成を行い，平成４年５月初め，●（省略）●部分の誘導体合成計画（甲４６）をまとめ，特薬研究所のＰ５に報告した。この計画の中で●（省略）●化合物が本件化合物であり，原告はその時点で本件化合物に係る発明を着想していたことになる。
そして，原告は，同年８月中旬にＰＦ１０２２Ａの１６倍の駆虫活性を有する本件化合物を合成し，この時点で本件化合物の物質発明及びその駆虫薬としての用途発明を完成した。
その後，原告は，各フラグメントからの合成方法（全合成法）ではコストがかかることを懸念し，明治製菓との共同研究も視野に入れ，ＰＦ１０２２Ａから本件化合物を合成する方法の検討を開始し，その結果，同年８月にＰＦ１０２２Ａを直接ニトロ化し，そのニトロ基を還元してアミノ基にする製造方法の発明を完成させた。さらに，原告は，平成５年１月，アミノ基を環状アルキル化し，モルフォリノ基をＰＦ１０２２Ａに導入し，本件化合物のＰＦ１０２２Ａからの製造方法に係る発明を完成した。
(ｳ)以上のように，原告が本件化合物に係る発明を完成させるに当たっての藤沢薬品の貢献は，社員であれば誰もが利用できる各種情報の提供及び入社した研究者であれば与えられる研究環境の提供のみであった。
イ本件化合物に係る発明の実施化
バイエルとの本件ライセンス契約は，藤沢薬品の権利主張が最大限認められた形で成立した。これは，バイエルが本件化合物に係る発明の価値を高く評価していたからにほかならない。そして，本件化合物に係る発明は，バイエルによりその可能性の全容が明らかにされ，その技術力によって製品化がなされた。治験等の多大な負荷がかかる作業もバイエルが行った。
藤沢薬品及び被告は，製品化に対して何らの寄与もしておらず，それらの貢献は，バイエルに本件化合物に係る発明を実施許諾したこと及び同発明に関する特許を維持管理したこと（ただし，これは，ルーティンな事務管理であり，特段，貢献などと呼べるものではない。）に留まる。
ウ以上より，藤沢薬品及び被告の貢献は，さしたるものではなく，その程度は，契約一時金については，本件化合物に係る発明の初期段階の研究開発で負担した経費の補償をするという側面があるので，８０％である。これに対し，実施料は本件化合物に係る発明の対価であるから，実施料についての藤沢薬品及び被告の貢献は，７０％である。
(4)共同発明者間の貢献度
本件特許の特許公報で発明者として記載されているＰ２及びＰ３は，原告の指示の下（甲４４，４５），本件化合物でない他の化合物を合成したにすぎない。また，同じく発明者として記載されているＰ４は，原告の指示の下，薬理研究者として原告らが合成するなどした化合物の薬理活性を測定したにすぎない。その意味において，本件化合物の合成をなし得たのは，原告だけであり，他の発明者は，その側面的なサポートの域を出るものではなく，本件発明に対する貢献は形式的なものである。換言すれば，本件発明は，原告が単独で着想し，合成に成功し，完成させたものである。
したがって，原告の発明への貢献度は，少なくとも９５％を下回ることはない。
(5)被告の主張について
ア被告はバイエルに対してライセンスした発明やノウハウには様々なものが含まれる旨主張しているが，バイエルで実施されているのは本件化合物に係る発明であって，これが藤沢薬品や被告に大きな利益をもたらしているのであるから，同発明について検討することで足りる。そもそも，各国の薬事法制の承認を得るためのデータ等は，バイエルが取得したのであり，藤沢薬品の提供データなど顧慮されていない。
イ被告はバイエルの事業努力について指摘しているが，藤沢薬品や被告はバイエルと共同開発契約を締結しておらず，バイエルでの実施化に全く関与していない。
そして，本件発明は藤沢薬品が社を挙げて取り組んだプロジェクトではないから，被告がその成功確率の高低を論じることができるような事案ではない。ウ被告のその他の下記主張のうち原告の主張に反するものは，否認し，争う。
（被告の主張）
(1)藤沢薬品又は被告が原告主張の一時金及び実施料の支払を受けたこと，原告が本件発明を完成させたこと，バイエルが本件化合物を有効成分の１つとして含有する駆虫剤を販売していることは認める。原告のその余の主張は不知又は否認し，争う。


(2)本件では，原告と藤沢薬品の間で相互に相手方の意向も確認しつつ，承継の対象となる権利の具体的な内容や価値についても考慮した上で，原告が平成１４年にした請求を解決するためのものとして，平成１５年施行規則が制定・施行されたのであり，最高裁平成１５年４月２２日判決・民集５７巻４号４７７頁のような事情はないから，本件はその判決及びその他関連裁判例の射程外である。したがって，本件における相当対価の額は平成１５年施行規則に従って算出されるべきであるから，同規則に従って藤沢薬品及び被告が原告に補償金を支払い，又は支払の提供をしてきた以上，原告の本件請求には理由がない。(3)仮に本件が上記最高裁判決の射程内であり，過去の裁判で用いられた計算式に従って算出するという前提に立つとしても，次のとおり，相当対価の額は藤沢薬品及び被告が原告に支払い，又は支払の提供をしてきた金額を上回ることはないので，やはり原告の本件請求には理由がない。
ア「相当の対価」の算定方法（算定式）
特許法３５条３項の「相当の対価」は，本来特許を受ける権利が従業者等から使用者等に対して承継された時に定められるべきであり，「受けるべき利益」とは，特許を受ける権利を承継した時点での利益である。したがって，「相当の対価」を算定するに当たって考慮される「受けるべき利益」とは，承継した時点において，変動の可能性（不確実性）をも織り込んだ価値として認定されるべきものである。具体的には，本件では，①独占の利益（藤沢薬品及び被告が受けるべき利益の額）×②発明者の貢献度×③共同発明者間の寄与度×④成功確率を踏まえた調整＝相当対価の額という式に拠るべきである。
イ独占の利益（藤沢薬品及び被告が受けるべき利益の額）
(ｱ)契約一時金について
ａ契約一時金の実質は，●（省略）●なお，藤沢薬品においては，本件ライセンス契約の締結後も，●（省略）●は行われており，●（省略）●円を超えていた。）●（省略）●であった。したがって，そもそも，契約一時金については，「特許を受ける権利を独占することによって受けることが見込まれる利益」とはいえず，「独占の利益」の算定基礎に含むべきではない。ｂ仮に，契約一時金が「独占の利益」算定の基礎に含まれ得るとしても，「独占の利益」の算定に当たっては，上述の藤沢薬品が負担した●（省略）●を，一時金収入から控除すべきである。原告は，平成１６年度以降の対価を請求しているから，「独占の利益」算定の基礎となる契約一時金収入は，●（省略）●円である。そして，個別の一時金収入ごとに当該収入から控除される●（省略）●を観念すると，●（省略）●として，●（省略）●を控除すべきであるから，実際に算定に供する契約一時金は，●（省略）●円にとどまる。
また，本件ライセンス契約において藤沢薬品からバイエルに実施許諾ないし譲渡された対象は，原告による職務発明のみではないから，契約一時金収入のうち，原告による職務発明が寄与する率である●（省略）●ないし●（省略）●％（後記(ｲ)ｂ参照）を乗じた金額が，本件における「独占の利益」となる。
(ｲ)実施料（ロイヤルティ）収入について
ａ本件ライセンス契約の対象
本件ライセンス契約は，単なる特許ライセンス契約ではなく，原告が発明者の一人である本件特許に加え，別件特許４件（うち，原告が発明者ではないものは３件），「ノウハウ」（いわゆるノウハウのみならず，●（省略）●を含むものとして規定されている。）及び商標についても，バイエルに対して実施権を認める（ないし譲渡する）という，いわゆる技術導出契約である。本件ライセンス契約の対象となったものは，以上のとおり多岐にわたるのであり，本件の実施料収入は，その全てに対する対価として設定されている。したがって，本件訴訟において問題とされるべき「独占の利益」は，本件の実施料収入のうち，原告が共同発明者間の一人となっている本件特許が寄与したと考えられる分に限定される。
ｂ本件特許の寄与度
(a)日本における実施料収入
被告がバイエルより得ている実施料収入のうち，●（省略）●は商標ライセンス収入である。したがって，これは原告による職務発明と関わりがない収入であるから，「独占の利益」から排除して考えるべきである。次に，契約上，実施料収入のうち●（省略）●％は，藤沢薬品及び被告が，バイエルに許諾した特許を●（省略）●を条件として支払われるものであるため，その趣旨は，●（省略）●であると考えられる。特許法における「独占の利益」は，単なる通常実施権を超えたものの承継により得た法的独占権に由来する法的実施の利益であるから，バイエルから得ている日本での実施料のうちの●（省略）●％は，「独占の利益」には含まれない。
さらに，化合物の研究開発を進めるに当たって，当該化合物を今まで研究してきた藤沢薬品に蓄積されていた膨大なノウハウが極めて重要であることはいうまでもない。本件ライセンス契約の付属文書Ｆ（別紙「付属文書Ｆ（本件ノウハウ）」）に記載されているノウハウには，●（省略）●も含まれているのであり，藤沢薬品がバイエルに対して上記ノウハウを提供したことは，バイエルによる，より迅速な製品開発及び上市につながり，本件製品の売上増に直結した。したがって，実施料のうち●（省略）●％分に相当する程度の寄与があるとみるべきである。最後に，本件ライセンス契約の対象となった特許は５つあるが，本件特許はそのうちの１つにすぎない。本件特許を除く４つの特許は，いずれも周辺特許の位置付けであり，本件特許の寄与度が５つの中で相対的に大きいことは事実であるが，周辺特許といえども，その貢献度はゼロではない。本件特許とその他の特許（別件特許）との貢献度を数値化すると，以下のとおりとなる。
●（省略）●
したがって，本件特許の寄与度は多くとも●（省略）●％と考えるべきである●（省略）●。
よって，本件における実施料収入に占める本件特許の寄与度は，以下のとおり，売上の●（省略）●％となり，全実施料収入の約●（省略）●％である。
（計算式）●（省略）●
(b)日本以外の国における実施料収入
●（省略）●％が含まれないことを除き，上記(a)と同様に計算し，その寄与度は●（省略）●％である。
（計算式）●（省略）●
ｃその他控除すべき実施料
外国対応特許がない国には「独占の利益」が認められないから，それらの国における売上は「独占の利益」から控除すべきである。また，一部の外国における本件特許に対応する外国特許は既に満了しており，当該国における当該国対応特許期間満了後の売上は，本件特許によって独占的に得られた利益ではないと考えられるから，これも「独占の利益」から控除すべきである。
(ｳ)結論


以上より，平成１６年４月１日から平成２９年３月３１日までの「独占の利益」は，●（省略）●円である（計算式記載の実施料収入につき前記第２の２(5)ウ参照）。
（計算式）●（省略）●
ウ使用者貢献度等
以下に示すような事情に照らせば，原告を含む発明者の貢献度は多くとも１％であり，藤沢薬品及び被告等の貢献度は９９％を下回ることはない。(ｱ)原告が本件特許の物質発明を完成するに至る経緯藤沢薬品は，遅くとも，平成元年には，会社事業として，駆虫薬事業に関する研究開発を行うことを決定し，特薬事業部内の動物薬研究チームにて，研究開発を行うこととなった。もっとも，当時，獲得した駆虫薬の効果を適切に評価するための評価系を確立することができておらず，この点が大きな課題であったが，Ｐ４は平成２年４月以降順次，種々の駆虫薬の効果を評価するためのスクリーニング評価系を構築した。
原告は，当時，特薬事業部で駆虫活性を有する化合物を合成する職務に就いていたが，満足する活性を有する化合物は得られていなかったところ，平成３年４月，特薬事業部より提供された明治製菓の研究に関する新聞記事をきっかけとして，同事業部において，ＰＦ１０２２Ａの合成を試みた。同化合物を評価してみることは，良いシード化合物を探し求めていた当時の状況では極めて自然な流れであり，研究者として通常試みる駆虫薬を創出するというテーマの一行為に過ぎない。そして，原告は，同年６月までに，ＰＦ１０２２Ａの全合成を完成させた。ＰＦ１０２２Ａについて評価系にて効果が確認されたことから，藤沢薬品の特薬事業部の動物薬研究チームでは，同年７月から，ＰＦ１０２２Ａをシード化合物とした，ＰＦ１０２２Ａの誘導体の合成研究を開始した。シードとなる化合物の誘導体合成研究においては，一般的に，一つの化合物をシードとする誘導体はその可能性として多数存在する一方で，誘導体の効果は実際に合成して薬理評価を経てみなければ分からないことから，それらの誘導体のどの部位を修飾すると高い活性の化合物が得られるかを見出すためには，誘導体の合成と薬理評価とを繰り返す必要があり，薬理評価を行うためには評価系が極めて重要となる。そして，合成研究の結果，本件化合物が合成された。
(ｲ)ＰＦ１０２２Ａの全合成法の完成について
ＰＦ１０２２Ａの全合成方法の発明については，原告の貢献が関係者の中で最も大きかったが，公知物であるＰＦ１０２２Ａの効果を検証するために用いられたにすぎないし，同発明は本件発明とは別の発明であって，本件特許とは別に特許出願がなされている。したがって，本件において，上記の事情を必要以上に考慮すべきではない。
また，原告の主張によれば，原告がＰＦ１０２２Ａの立体構造を推定し，合成を開始したことに何ら困難性はないし，逆合成法は，有機化合物の合成ルートを考える際に有機合成の化学者であれば通常行うことであるから，原告の独創性は認められず，２週間で完成に至ったＰＦ１０２２Ａの全合成方法の発明自体の困難性が高かったともいえない。そもそも，ＰＦ１０２２Ａのような構造の化合物は，限られた反応のみを用いる単純なペプチド合成の技術で合成可能であり，逆合成法のような検討をするまでもなく，容易に合成できる種類の化合物である。したがって，ＰＦ１０２２Ａの全合成法の完成は，原告の貢献度を高める事情にはならない。(ｳ)原告の発明は，藤沢薬品及び同社の他の従業員の協働なしには生まれ
得なかったこと
上述したとおり，駆虫薬の研究開発を特薬事業部として行うことを決定したのは藤沢薬品であり，当時特薬事業部で駆虫活性を有する化合物を合成する職務に就いていた原告は，終始藤沢薬品の設定した研究開発の枠内で，ＰＦ１０２２Ａの誘導体である本件化合物に係る物質発明及び製法発明を完成させた。また，原告が本件化合物を完成させるためには，Ｐ４の構築した評価系が必要不可欠であったが，当該評価系をまず構築するよう動いたのは，藤沢薬品の貢献である。さらに，●（省略）●を修飾した化合物を合成し，その化合物の評価結果から，駆虫活性が向上する可能性があるという，ＰＦ１０２２Ａの構造変換の方向性に関する知見を見出したのはＰ２である。同事業部において，この知見に基づき，●（省略）●を修飾した多くの化合物を合成し，その化合物の中から，最も駆虫活性が高い化合物として，Ｐ４により構築された評価系により選別された化合物が本件化合物（ＰＦ１０２２Ａにおける●（省略）●を導入した誘導体）である。このように，原告は，共同発明者であるＰ２の見出した知見を基に，本件化合物を見出したのである。以上のとおり，本件物質発明は，藤沢薬品・特薬事業部として駆虫薬をテーマとして採択したことに加え，原告以外の他の従業員の協働なしには生まれ得なかったものであるといえる。これらの点は，原告の貢献度を低める事情であると同時に，藤沢薬品の貢献度を高める事情である。
(ｴ)医薬品の開発・事業化に関する貢献について
ａ藤沢薬品による各種検証実験の実施及び本件化合物の導出（ライセンス）
動物用医薬品の新薬の開発においては，長い年月をかけて，基礎研究，非臨床試験，臨床試験の過程を通じて，法律の厳格な規制に従い，有効性，安全性，品質及びこれらに関連する化合物の化学的性状，体内動静，製造・試験方法等が，多種かつ膨大な量の試験等により，多額の費用をかけて検討・実施され，その後，国に対する製造販売承認申請後，当局による厳格な審査を受けて，製造販売承認を得てはじめて上市され，実際に使用できる医薬品が誕生する。これらの種々の試験には，長期間かつ多額の費用を要するほか，分子生物学，薬理学，合成化学，薬物動態学，毒物学，分析化学，臨床医学等に関する極めて専門性の高い研究者が多数関与することになる。そして，基礎研究の段階で合成される数多くの化合物のうち，上記のような過程に耐えて，医薬品として承認を取得して上市されるものの数は極めて少ない。したがって，化合物が合成された後に，実際に医薬品として上市され，売上の面でも成功するに至るまでの様々なハードルを，誰がどのようにクリアしたのかという点については，全体の貢献度を見る上で十分に考慮されなければならない。


藤沢薬品では，本件化合物が合成され，開発化合物の候補として選ばれた後も，当該化合物を駆虫薬用の医薬品として開発するために様々な評価試験を行い，そのために多大な人的・物的資源を費やした（特薬研究所における業務時間につき，乙１１参照。特薬事業部の企画部や営業部等の経費はこれに含まれていないし，当然ながら，外部機関に対する委託費用も藤沢薬品が支払っている。）。これらの評価試験により集積されたデータの一部は，本件ライセンス契約においてバイエルに対して引き継がれ，バイエルによる製品開発に大いに貢献することとなった。かかる評価試験の実施及びデータの取得は，藤沢薬品の貢献として高く評価される必要がある。
また，藤沢薬品が本件化合物を自社で開発することについては，製造コストに関する課題及び駆虫薬開発のノウハウや経験がほとんどなく，医薬品として本件化合物の開発・上市による事業化を単独で行うことが事実上できないという課題があった。そのため，本件化合物を医薬品として事業化するためには，ＰＦ１０２２Ａの物質特許を保有している明治製菓及びその他のグローバルに展開する企業との協働は不可欠であった。かかる状況を踏まえ，藤沢薬品，明治製菓及びバイエル間で共同開発及び協働での事業化に向けた協議と検討を重ね，最終的には本件ライセンス契約の締結に至ったが，その実現に向けた協議や検討は，特薬事業部企画部を中心に行っており，原告はこれに何ら関与していない。かかる協議及び検討に費やした時間は，少なくとものべ●（省略）●時間を下らない（乙１１）。また，藤沢薬品が希望する経済条件をバイエルが拒絶し，交渉が頓挫する可能性も十分に存したが，バイエルからの要望を受けて●（省略）●や，本件化合物を合成するための各種ノウハウ，●（省略）●等もライセンス対象に含めることで，何とか本件ライセンス契約の締結に至ったのである。これらは全て藤沢薬品の貢献として評価される必要がある。
ｂ本件ライセンス契約締結後の藤沢薬品によるデータやサンプルの提
供等
藤沢薬品は，本件ライセンス契約締結後もバイエルと頻繁に会議等を行い，バイエルからの本件化合物に関する様々な質問に回答するだけでなく，バイエルからの要請を受けて，本件化合物の開発・上市に有用なデータを提供するべく，新たに試験を実施してその結果をバイエルに報告したり，結晶サンプルをバイエルに提出したりした。そして，藤沢薬品がバイエルに提供したデータ等が，バイエルによって本件化合物の開発・上市のために利用された。このように，藤沢薬品は本件ライセンス契約締結後も，本件化合物の開発・上市への寄与を継続していたのであり，この点は藤沢薬品の貢献として評価される必要がある。
ｃバイエルによる開発
バイエルによる開発及び実際の製品化に至るまでには，本件化合物単独では薬効が弱いという問題や，本件化合物はやや毒性が強く，かつ中枢移行性が認められるため，一定の量を超えて投与した場合に動物の中枢神経に障害を与えるリスクがあるという問題が存在した。前者については，プラジカンテルとの合剤とすることで，より多様な駆虫効果を得ることが可能となり，後者については，スポットオン製剤（経口ではなく，皮膚に直接薬剤を垂らすことで，皮膚部位から吸収させる種類の製剤）としたり，徐放製剤としたりすることで克服した。このように，バイエルにおいては，本件化合物の導入後，その開発・上市に向けて，様々な困難に直面し，その困難を克服するためにバイエルが尽くした努力について，藤沢薬品が提供したデータやノウハウが寄与した面はあるが，原告はこれに特段関与していない。
そして，相当対価の額を算出する際の「貢献度」を検討する際には，上記の点でのバイエルの貢献は，藤沢薬品における貢献と同様に，原告の貢献度を相対的に低める事由として考慮される必要がある。仮に，原告が主張するように使用者である藤沢薬品の貢献のみが考慮されるのだとしても，バイエルによる問題解決に藤沢薬品のデータやノウハウの提供が寄与した点で藤沢薬品の貢献が認められるし，藤沢薬品と無関係に独自の知見等でバイエルが問題を解決した面があるとすれば，そのような知見等を具備した導出先たるバイエルを契約交渉相手として見出して本件ライセンス契約を締結したことが藤沢薬品の貢献として評価されなければならない。ｄバイエルによる製造販売承認の取得及び営業努力製造販売承認を取得するためには，臨床試験データをはじめとする膨大な量のデータを当局に提出する必要があり，バイエルが承認を取得するために費やした時間や費用が膨大なものであったことは容易に想像が付く。また，バイエルは，承認を取得した後も，製品の売上を拡大するために広告宣伝活動や営業担当者による営業活動等の営業努力を行っていた。バイエルによる承認の取得がなければ本件製品が販売されることはなく，また，バイエルによる営業努力がなければ，これらの製品が現実に上げることのできた売上は実現できなかったはずである。したがって，実際の製品売上に対するバイエルの貢献は甚大であり，かかるバイエルの貢献が，藤沢薬品における貢献と同様に，原告の貢献度を相対的に低める事由として捉える必要があること，仮に原告が主張するように，使用者である藤沢薬品の貢献のみが考慮されるのだとしても，製造販売承認の取得や積極的な営業活動をする資源や能力を持つバイエルに導出したことについての藤沢薬品の貢献として評価されなければならない。
ｅ特許の出願・取得・維持管理
藤沢薬品は，本件特許に係る各国特許庁への出願業務を行った。その過程では，欧州で特許庁から拒絶理由を受けて，明細書に記載されていない化合物の追加の薬理試験データを取得し，これを提出して特許取得に至ることなどもあった。また，特許取得後もその維持管理業務は藤沢薬品又は被告において行っている。これらの業務に原告は関与しておらず，藤沢薬品又は被告の貢献を高める事情として考慮されなければならない。
エ発明者間貢献度
本件発明は原告とＰ２，Ｐ３及びＰ４との共同発明であるところ，以下のとおり，原告の本件発明への貢献度は，多くとも●（省略）●％を上回ることはない。
(ｱ)Ｐ４の貢献
ある化合物が合成できたとしても，その駆虫薬としての活性を評価するための評価系がなければ，それ自体を評価することができず，それ以降の駆虫薬研究において，どの部位をいかに修飾することで構造変換を進めるべきかという方向性を見出すことができない。
Ｐ４の貢献は，土壌線虫やラット毛様線虫を用いた評価系をはじめとする駆虫薬評価系を構築したことである。特に，化合物の活性を評価する（同じ化合物であれば同じ効果が得られるということの確認を含む。）ための新たなスクリーニング評価系を構築するために，土壌線虫やラット毛様線虫を入手して飼育し，その上で，これらを同一条件で感染させるに当たって，当該寄生虫の中間宿主をいかに飼育するか等について，関連文献等において開示されている内容の追試等では不足する部分を創意工夫し，試行錯誤を重ねることでその構築に至ったという点が，特に重要である。その結果，化合物の効率的な評価が可能となったのであり，本件における駆虫薬のスクリーニングと開発は，Ｐ４により構築された評価系があって初めてなされ得たものである。
(ｲ)Ｐ２及びＰ３の貢献


ａ化合物合成への貢献度を検討する際には，●（省略）●という要素に分けて検討することが有益であると考えられるところ，●（省略）●に関して，確かに原告の貢献によるところが少なくないことは認められるとしても，Ｐ２及びＰ３にも，両者が合成した化合物の知見等に基づく一定程度の貢献が認められる。ｂ本件では，初期段階で行われたＰＦ１０２２Ａ誘導体合成においてほとんどの誘導体でＰＦ１０２２Ａよりも駆虫活性が減弱していたところ，本件化合物の完成へとつながる構造変換は，●（省略）●を有する化合物（●（省略）●）の駆虫活性がＰＦ１０２２Ａと比較して大幅に向上することが見出されたことが契機となったものであるが，これはＰ２によって合成されたものである。また，当初の合成アプローチでは，合成可能な誘導体が限られていたが，Ｐ２が誘導体合成に効果的な合成法（具体的には，実施例１７，２１，２２において用いられている中間体の合成法であり，エポキシド類の立体を制御した開環反応のこと。本件特許における製造例５９，９３及び１０１を指す。）を開発したことで，より多様な誘導体合成が，より短期間で可能となった。
また，Ｐ２は乙７７ないし７９の大量合成方法を考案し，原告らが当初発明した合成方法では解決できなかった収率，副生成物の有無，残存副生成物の安全性，反応条件，生成の容易さとコストなどの多くの課題を解決し，●（省略）●合成することに成功した。かかる大量合成方法によって製造された●（省略）●がバイエルに提供され，バイエルにおける製品化に貢献したのである。それだけでなく，Ｐ２の考案した合成方法は，藤沢薬品が直面していた本件化合物の製造に関する問題を解決する一助となったことは明確であって，その意味でも貢献があったというべきである。
ｃまた，本件特許の対象は本件化合物だけでなく多数の化合物も含まれており，実施化（実施化合物の合成）については，本件特許における実施例３１例のうち，原告により合成されたものは●（省略）●例であり，●（省略）●例がＰ２（●（省略）●例）又はＰ３（●（省略）●例）により合成されている。ｄさらに，Ｐ３は，特薬研究所のＰ６の特許戦略に基づいて，具体的な化合物の合成作業を行い，本件化合物だけでない，ＰＦ１０２２Ａ誘導体の広い特許化に貢献した。
(ｳ)以上を前提に検討すると，まず薬理評価を担当した発明者１名（Ｐ４）に少なくとも●（省略）●％の寄与度が認められるから，化合物の合成に関与した発明者３名については合計で多くとも●（省略）●％の寄与度が認められる。他方で，化合物の合成においては，上記の●（省略）●という要素のうち，●（省略）●がもつ重要性は定性的な見地からみて確かに高く，最大で●（省略）●％と考えられ，また残る●（省略）●％について寄与度という見地から●（省略）●と●（省略）●とを比較した場合，本件において●（省略）●も含め考慮すると定性的には前者を●（省略）●％，後者を●（省略）●％と想定するのが適切であると考えられる。この点，●（省略）●及び●（省略）●については，上記貢献の内容から，Ｐ２及びＰ３にも少なくとも両者合算で●（省略）●％の寄与が認められる。したがって，●（省略）●％（●（省略）●）と●（省略）●％（●（省略）●）についての原告の寄与は多くとも約●（省略）●％（（●（省略）●）である。また●（省略）●については，●（省略）●により評価すると，原告については約●（省略）●％（●（省略）●）の寄与が認められる。以上より，原告の本件発明への貢献度は，約●（省略）●という計算式により算出され得るものであるが，上記のとおりその過程で各要素において原告の寄与を多く見積もる形で想定したことを踏まえると，結論として多くとも●（省略）●％を上回ることはないと考えられる。
オ成功確率
ある化合物が合成されただけでは医薬品としての成功はおろか上市に至るかどうかも定かではなく，むしろ上市に至らない可能性の方が高い（すなわち，成功確率が低いこと）は前記のとおりである。その意味で，製薬会社が研究開発や事業化に取り組む時点及びその最中は，常に，当該研究開発及び事業化が失敗するリスクを抱えており，藤沢薬品はリスクを負担して多大な人的・物的な資源を投資する一方で，従業員である原告はこれを一切負担していない。本件がそうであるように，相当対価の請求は，発明が完成し，製品が上市され，売上を上げるようになった後，すなわち，研究開発及び事業化のリスクが実現化しなかったことが明らかになった後になされることが通常である。しかし，相当対価請求権自体は特許又は特許を受ける権利を使用者に承継させた時点で発生するのであり，その額については本来，その時点において算定されるべきものである。「権利が承継された時点」での価値を把握するという前提に立ちつつ，実際の価値の算定では途中の不確定要素を一切考慮せず，結果として達成された成功をそのまま「権利が承継された時点」での価値として把握しようとすることは，論理として一貫性を欠くものと言わざるを得ない。
医薬品が法的には物質特許の実施品に該当し，独占権としての特許権の効力が及ぶからといって，その医薬品の販売により得られた利益に対する当該物質特許の寄与が高いということにはならない。新規化合物の発明がされた後，多くの研究開発努力により高い付加価値が付与されて，はじめて医薬品の製造販売が可能になるのである。発明後の付加価値付与に物質特許が寄与していないことは当然である。そして，製薬会社のビジネスモデルは，事業化に成功したごく少数の製品の収益により，事業化に至らなかったプロジェクトへの投資を回収することで成り立っている。したがって，医薬品に関する特許を受ける権利の承継に係る相当対価を計算する場面では，独占の利益や発明者貢献度とは別に前記のような製薬業界の特殊性からの調整を認めなければならない。具体的には，通常のような「独占の利益」に対し発明者貢献度を乗じるという計算式に加え，成功確率が低いことに鑑み，５０％を独立の要素として乗じるのが適当である。仮に，成功確率を独立の考慮要素として考慮することが認められないとしても，そのような成功確率の低い化合物について研究開発及び事業化のリスクを藤沢薬品及び被告が負担していたという事実それ自体，使用者貢献度を高める事情として考慮されなければならない。本件において，かかる製薬事業における特殊性並びにそれを前提とした研究開発及び事業化のリスクを使用者貢献度を高める事情として考慮する場合には，使用者貢献度は少なくとも９９．５％とすべきである。
カ結論
以上，検討の結果を前記アの算定式に代入すると，以下のとおりとなり，藤沢薬品及び被告が原告に対して補償金として支払った金額及び支払提供した金額は合計●（省略）●円であるから，相当の対価の未払分は存在しない。
（算定式）●（省略）●


３争点３（和解契約の成否）
（被告の主張）
前記１の（被告の主張）記載の合意は，実体法についての合意であると解釈すれば，その法的性質は和解契約である。
原告と藤沢薬品の間には，原告が平成１４年にした相当の対価の請求によって，本件請求権の存否及び額について争いがあったところ，上記合意によって，原告は平成１５年施行規則をはじめとした社内規程により算定される範囲内での請求権を有し，その余の請求権を放棄する旨，双方合意に達した。したがって，上記合意の効力（民法６９６条）により，社内規程による算定額を超えた範囲の請求権は消滅している。
（原告の主張）
被告の主張は否認し，争う。
４争点４－１（消滅時効の成否－本件請求権の消滅時効の起算日）
（被告の主張）
(1)「相当の対価の支払を受ける権利」は，職務発明者が特許を受ける権利を使用者に承継させた時に発生し，特にその行使を妨げる法律上の障害がない限り即座に行使可能となる（特許法３５条３項）。
藤沢薬品においては，平成４年当時から，職務発明に関する特許を受ける権利の承継について，予約承継の方法が採られていたから，本件発明の完成時に当該発明の特許を受ける権利が原告から藤沢薬品に対して譲渡されたところ，本件発明は遅くとも同年１０月１５日までには完成しており，同日までに，それに係る特許を受ける権利が藤沢薬品に譲渡された。
原告が遅くとも同日，藤沢薬品に対し，本件化合物及び他の６化合物に関する特許を受ける権利を藤沢薬品に譲渡したことは，譲渡証書（乙４）からも明らかである（このうち本件化合物ではない２化合物については，同年３月１７日より前に特許を受ける権利を藤沢薬品に譲渡していた。）。
したがって，本件請求権は，遅くとも同年１０月１５日までには発生し，その行使を妨げる法律上の障害もなかったことから，同日までには行使可能となった。そのため，本件請求権の消滅時効は，遅くとも同日が起算日である（民法１６６条１項）。
原告は，藤沢薬品に対し，平成１４年７月１５日に，相当の対価を請求したが，その６か月後である平成１５年１月１５日までの間に裁判上の請求等の民法１５３条所定の措置を採ることなく，平成１４年１０月１５日は経過した。したがって，本件請求権について，１０年間の消滅時効が完成した。(2)平成１３年当時，本件発明に係る製品は未だ売上が存在していなかったため，原告の有する本件請求権は，同年に導入された「職務発明実績補償制度」の適用対象とはなっていなかった。
また，平成１５年施行規則が施行されたのは，あくまでも平成１５年１月１日であり，被告が本件請求権に係る消滅時効を援用したことを前提とすれば，同規則が施行される前に，原告の本件請求権は消滅しているから，本件請求権に対し，同規則を適用する余地は存しない。
したがって，上記制度や規則の存在は，原告の本件請求権に係る消滅時効の完成を妨げる事情ではない。
（原告の主張）
(1)被告の主張は否認し，争う。
(2)藤沢薬品においては職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継を定めた規程は存在しないようなので，原告の藤沢薬品に対する本件発明に係る特許を受ける権利の承継は，個別の譲渡契約によるものである。
被告が提出する乙４は，特許出願手続のために要した手続書面にすぎず，実体的な譲渡契約書であることは否認し，争う。また，乙４には，発明の名称「デプシペプチド誘導体」と記載されているのみで，本件発明との対応関係も不明である。さらに，乙４の実際の作成日が平成４年１０月１５日であることも否認する。それだけでなく，本件発明には，ＰＦ１０２２Ａを原料とした本件化合物の製法発明も含まれているところ，少なくともこれについては同日には未だ発明が完成しておらず，それが完成したのは平成５年１月であった。
(3)被告の主張を前提とすれば，原告は平成１５年施行規則に基づく算定期間・支払時期の制約を受けることになる。これによると，一定期間毎に実績が集計され，従業員発明者への支払額が算定され，その一定の算定期間が経過して期間中の実績が会社において集計等され，従業員発明者に対して開示されて，一定額の実績補償金の支払通知がなされた時以降，従業員発明者は，不足額も含めて支払請求が可能となるのであるから，その時点が消滅時効の起算点となると解すべきである。結局，平成１５年施行規則に基づいて原告の平成１６年４月１日以降の実績補償金の支払請求が法律上可能となったのは，平成２０年であるから，それまでは法律上の障碍があったといえ，平成１４年１０月１５日の経過をもって消滅時効が完成したとの被告の主張は採り得ない。
５争点４－２（消滅時効の成否－被告が本件請求権について消滅時効を援用することは信義則に反するか）
（原告の主張）
(1)被告の主張は，平成１４年１０月１５日の経過をもって本件発明に係る対価請求権はすべて時効消滅したというものであるが，藤沢薬品は，消滅時効完成後に平成１５年施行規則を適用して，実績に係る部分についても原告（及び他の従業員発明者）に請求権を新たに付与したのであるから，信義則に基づく援用権の喪失事由があるというべきである。
また，藤沢薬品及び被告は，算定期間毎に，原告に対して支払通知をし，これに伴う実績補償金の支払をしてきたところ，これらも援用権の喪失事由となる。したがって，現段階で被告が消滅時効を援用することは信義則に反する。(2)被告の下記主張は争う。藤沢薬品及び被告は，錯誤に陥っていたか否かという主観的な事情にかかわらず，援用権を喪失したのである。
（被告の主張）
(1)原告の主張は否認し，争う。
(2)藤沢薬品及び被告は，原告に対し，本件確認書に係る合意に基づき，社内規程に従って，補償金の支払及びその提供を行ってきたが，これは特許法３５条３項の相当対価請求に対して行われたものではないから，信義則上の援用権喪失事由には該当しない。


仮に，当該補償金の支払及びその提供が，原告による特許法３５条３項の相当対価請求に対するものであったとしても，これはあくまでも，原告の有する本件請求権を巡る一切の争いが，本件確認書に係る合意によってすべて（将来の売上に対する請求も含めて）解決したことを前提とするものである。もし仮に，藤沢薬品が，原告において平成１５年施行規則で算出される金額を超えて本件請求権を行使できると承知していれば，同規則の内容は，現在あるような当時の原告に有利な内容とはならなかったはずであり，原告に対しても，同規則に従って算出される補償金を支払うことはなかった。すなわち，この場合，藤沢薬品及び被告は，本件確認書の効力及び適用範囲についての錯誤に陥っていたため，本来は支払うべきでなかった補償金を支払ったことになる。
このように，藤沢薬品及び被告は錯誤に陥っていたのであるから，その後に被告が消滅時効を援用したとしても，被告に何ら責めに帰すべき事由は存在しないし，時効制度の趣旨等からすると，消滅時効の援用が認められるべきである。最高裁昭和４１年４月２０日判決・民集２０巻４号７０２頁の判断は，「債務者が時効完成後に債務の承認をした」ことが前提になっている。したがって，「債務者が債務の承認をした」とはいえない場合には適用されないところ，藤沢薬品及び被告による補償金の支払及びその提供は，錯誤に基づく行為であるから，当該行為による原告の本件請求権の承認についても，錯誤により無効であり，債務承認の効果を生じない。
したがって，本件において，信義則上，被告の援用権は喪失せしめられるべきではない。
６争点５（平成２９年以降の利益を基礎とする相当の対価の請求の可否）
（被告の主張）
前掲最高裁平成１５年４月２２日判決における判示に従えば，本件請求権の弁済期は被告の社内規程に従うこととなる。本件請求権のうち，将来の実施料収入（平成２９年以降）を算定基礎とする部分は，被告の社内規程を前提とする限り，弁済期未到来であるから，将来の給付の訴えである。
そして，本件請求権のうち，将来の実施料収入を算定基礎とする部分については，「相当の対価」請求権を認定すべき事情が現時点で確定しておらず，今後大きく変動しうるものであるから，本件請求権の当該部分は，請求権としての適格を有さない。
したがって，本件請求権のうち，将来の実施料収入を算定基礎とする部分については，原告の訴えが却下されるべきである。
（原告の主張）
被告の主張は否認し，争う。本件請求権は原告の請求によって遅くとも平成２８年２月１日には遅滞に陥っている。
第４当裁判所の判断
１争点１（不起訴の合意の成否）について
(1)被告は，原告が藤沢薬品との間で，本件確認書（乙３）において，本件請求権の全部につき不起訴の合意をしたと主張している。これに対し，原告は，本件確認書の射程は，平成１５年１月末までの期間分にしか及んでいないと主張し，被告の主張を争っている。
確かに，本件確認書では，「『本件請求』に基づき訴訟等の行為は行わないことを確認する。」と規定されているから，藤沢薬品と原告との間で，不起訴の合意を含む合意がされたと認めることはできる。
しかし，本件確認書では，「『本件請求』に基づ」く訴訟等の行為は行わないと明記され，「本件請求」の意義については，「原告が藤沢薬品に対して平成１４年７月１５日付通知書にて行った，ＦＲ１５６７４２の発明…に関する特許法３５条３項所定の『相当の対価』の請求」と明記されているにすぎず，本件請求権の全部が不起訴の合意の対象であることが明示されているわけではない。したがって，本件確認書の文言だけから直ちに，原告の有する本件請求権の全部について不起訴の合意がされたと認めることはできず，さらに本件確認書の「本件請求」の具体的内容を検討する必要がある。
(2)前提事実に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア原告は，藤沢薬品に対し，次の内容の平成１４年７月１５日付けの本件通知書を交付した（甲６の２）。
「ＦＲ１５６７４２に関連する発明ならびに日本国特許第２，８７４，３４２号およびその対応外国特許または特許出願に含まれる発明（以下，総称して『当該発明』という。）の特許を受ける権利の譲渡に対する，特許法第３５条第３項所定の『相当の対価』として，小職の希望する金額を下記のとおり請求させて頂きます。…最近の各種裁判例を参考に金額を算出させて頂いております。なお，当該発明のＢａｙｅｒ社へのライセンス契約により，今後も当該発明によって御社が受ける利益の額に変動が生じることが予測されますので，下記金額はあくまでも現時点における確定金額（●（省略）●円）を基にしたものであり，基礎額の変動による増額の余地のあるものと理解ください。
つきましては，本申し出に対する御社の対応方針につき，本書面受領の日から２１日以内にご返答いただきたくお願い申し上げます。
以上，消滅時効の関係で無用の紛争を回避するため，やむなくこのような書面での請求をさせて頂きました。…
●（省略）●円」
イ藤沢薬品は，原告に対し，次の内容の平成１５年１月６日付けの「平成１４年７月１５日付通知について」と題する書面を交付した（甲７）。「平成１４年７月１５日付通知書にて貴職より請求のありましたＦＲ１５６７４２の発明に関する特許法３５条３項所定の『特許を受ける権利の譲渡に対する相当の対価』につきまして，このたび新たに制定・施行された当社の職務発明実績補償規則を基に，当該発明に対する貴殿の貢献の度合い等を種々検討してまいりました結果，下記記載の金額が平成１５年１月時点で当社が得ている一時金収入に基づき算定される補償金額（想定）となります。
但し，当該規則上，補償金額の算定は，３年の算定期間を経て行うこととなっております。そのため，下記の金額は，当該規則に基づき平成１５年１月時点で会社が得ている一時金収入に基づき計算された金額であり，今後当該発明に関するロイヤリティなどの収入があればその額が増額されることになりますことをご理解頂きたく存じます。…
補償金額（想定）：●（省略）●円」
ウ原告は，藤沢薬品に対し，次の内容の平成１５年１月１７日付けの「平成１５年１月６日付回答について」と題する書面を交付した（甲８）。「平成１５年１月６日付回答書でお示しいただきました貴社の職務発明実績補償規則に基づき平成１６年４月頃にお支払いいただける予定の補償金を，ＦＲ１５６７４２の発明者である小職の適切な処遇を将来に渡り確保していただけていることを条件に，その処遇の一環として受領いたします。」


エ原告と藤沢薬品は，平成１５年２月２５日，前記第２の２   (7)ア記載の本件確認書を作成した。
(3)以上の事実をもとに本件確認書の「本件請求」の具体的内容について検討すると，本件確認書では「本件請求」は「平成１４年７月１５日付通知書にて行った…請求」であると明記されており，当該通知書とは本件通知書のことを指すと認められる（甲６の２）。そして，本件通知書は，上記認定のその内容に照らせば，原告において，藤沢薬品がその時点までにバイエルから受けた利益の額が合計●（省略）●円であることを前提として，その金額を基に特許法３５条３項所定の相当の対価を●（省略）●円と算定し，その額を請求したものと認められる（原告は甲１１において同額の算定根拠を説明しているが，原告は藤沢薬品がバイエルから支払を受けた金額を認識していたのであるし（甲１１の添付資料１，甲３０の添付資料１０），算定過程についての説明に不合理な点はみられず，その内容は信用できるものといえる。）。
また，原告が認識していた藤沢薬品がその時点までに受けた利益の額は，藤沢薬品がバイエルから支払を受けていた一時金の合計額と一致していた（前記第２の２(5)ア(ｱ)ないし(ｴ)）から，藤沢薬品においても原告の意思を認識・理解していたものと認められる。現に，上記認定のとおり，藤沢薬品は，平成１５年１月６日付けの書面において，原告に対し，同月時点で得ている一時金収入に基づき算定される補償金額を提示したのであり，その経緯からも原告と藤沢薬品の認識・理解に食い違いはなかったと認められる。
さらに，原告は本件通知書において，バイエルへのライセンス契約により，今後藤沢薬品が受ける利益の額に変動が生じることが予測され，それによって基礎額が変動し，相当の対価が増額の余地があることを明記し，他方で藤沢薬品も，平成１５年１月６日付けの書面において，補償金額を提示しつつも，今後ロイヤリティなどの収入があればその額が増額されることになると明記しており，原告に対する書面において，今後にロイヤリティ収入があれば増額されることを記していた。この経緯に照らしても，原告と藤沢薬品は，双方ともに，あくまでも平成１４年７月ないし平成１５年１月の時点で藤沢薬品が支払を受けていた一時金のみを基礎とする補償金の支払協議をしていたと認められる。
そして，原告は，同年１月１７日付けの書面において，藤沢薬品に対し，同社から提示のあった金額の補償金を受領する意思を明らかにし，これを踏まえて原告と藤沢薬品は本件確認書を作成したのであるが，そこでも原告は，平成１５年施行規則の算定方式による「平成１５年１月迄の補償金」を受領することを了解するとする一方，その後のロイヤリティ収入が得られた場合のことは何ら記載されておらず，そこまで踏み込んだ文面とはされないまま，「本件請求」についての不起訴の合意を含む合意がされている。
以上の経緯に照らすと，本件通知書は，平成１４年７月の時点で藤沢薬品がバイエルから支払を受けていた一時金合計●（省略）●円を基に算定した特許法３５条３項所定の相当の対価を請求したものであり，本件確認書で補償金の算定基準時とされた平成１５年１月の時点でも藤沢薬品が支払を受けていた金額に変動はなかったから，本件確認書の「本件請求」も同じ内容の請求を指しており，本件確認書は，当面問題となっていた平成１５年１月までの一時金を基礎とする支払金額を解決するものとして作成されたと認めるのが相当である。
そうすると，不起訴の合意がされたのは，藤沢薬品が本件発明により受けるべき利益のうち，平成１５年１月までのものを基に算定した相当の対価請求についてであって，被告が主張するように，原告の有する本件請求権の全部について不起訴の合意がされたとまで認めることはできない。
(4)被告の主張について
ア被告は，特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権は，その全部が特許を受ける権利の使用者への承継時に発生すると理解されており，本件通知書の「特許法第３５条第３項所定の『相当の対価』として」の記載は，本件請求権の全てを対象としたものであると主張している。
確かに，相当の対価請求権の発生時期は被告主張のとおりである。しかし，まず，職務発明の対価請求権は可分債権であるところ，その額は特許権の存続期間の満了まで使用者等が受けるべき利益の額に基づき算定することとされており，使用者等が受けるべき利益の額は期間の経過とともに累積していく性質のものであるから，使用者等が利益を受けるべき時期により対価請求権を区分して行使し，その一部の時期分について金額の合意をすることも可能であると解される。また，前記のような本件通知書の内容に加え，平成１４年ないし１５年当時，バイエルはバイエル製品を製造販売するに至っていなかったが，将来的に製造販売に至る可能性は十分にあり，原告もそのことを認識していたと推認されることに照らせば，本件通知書はあくまでも，藤沢薬品が平成１４年７月までに支払を受けていた一時金のみを同社が受けるべき利益の算定基礎にした請求にすぎず，それ以後にライセンス料やロイヤリティ収入が得られれば，それを算定基礎にした相当の対価を別途請求することを前提としていたものと解するのが自然であるし，合理的でもある。したがって，被告の上記主張によって上記認定は左右されない。イ被告は，本件請求権全てを上記合意によって解決することは，本件請求権の全てが時効によって消滅するリスクのあった当時の原告にとって合理性があったなどと主張している。
確かに，本件化合物が明細書に記載された本件基礎出願２がされたのは平成４年１０月１５日であり，原告が平成１４年７月１５日付けの本件通知書を交付したのは，物質発明に係る対価請求権の１０年の消滅時効の完成が迫っていた時期であり（後記３(1)），本件通知書で「消滅時効の関係で無用の紛争を回避するため」と記載されていることからすると，原告も消滅時効のことを認識していたと認められる。しかし，債権の一部について催告をすると，債権全部について催告（民法１５３条）の効力を有すると解されることに加え，本件通知書に対して藤沢薬品が消滅時効を援用する態度を示さず，むしろ将来にロイヤリティ収入が得られた場合の増額も提示していたことからすると，原告が消滅時効の心配をすることなく本件確認書を作成したとしても不合理ではなく，被告主張のように考えなければ合理性がないとまでいうことはできない。


むしろ，本件請求権全てについて不起訴の合意が成立したと解すると，原告は本件確認書に係る合意の後に得られるロイヤルティ収入を算定基礎とした相当の対価については，訴訟によって相当の対価を請求することができず，事実上，被告が任意に支払う限度でしか支払を受けることができなくなるが，そのことを，将来のライセンス収入に伴う増額を念頭に置いていた原告が受け入れるとは考え難く，現に本件確認書でも将来の増額については何ら取り決める記載がない。また，藤沢薬品にとっても，当面問題となる平成１５年１月までの一時金収入に基づく補償金について，原告の申入れ額を遙かに下回る同社提示の金額で妥結することができれば，それだけでもかなりの成果が得られたことになる上，本件確認書を作成した時点では，本件化合物のＰＦ１０２２Ａからの半合成による製法発明（本件特許の請求項９）について，本件特許の出願（平成５年３月８日）から未だ１０年が経過しておらず，消滅時効が完成していない分が残らざるを得ない（後記３(1)）から，それ以上に将来の不確定な収入分の取扱いに言及しない内容の本件確認書で妥結したとしても不合理ではないと考えられる。
したがって，被告の上記主張を採用することはできない。(5)以上より，被告の不起訴の合意に関する主張には理由がない。
２争点３（和解契約の成否）について
事案に鑑み，先に争点３以下について検討する。
前記１の認定・判示によれば，本件確認書が和解の合意を含むものであったとしても，その対象は，藤沢薬品が平成１５年１月までに受けるべき利益に基づく相当の対価請求についてであって，被告が主張するように，それ以後に藤沢薬品が受けるべき利益に基づく相当の対価について，原告が平成１５年施行規則をはじめとした社内規程により算定される範囲内での請求権を有し，その余の請求権を放棄する旨合意されたとまで認めることはできない。
したがって，被告の和解契約に関する主張には理由がない。３争点４－１（消滅時効の成否－本件請求権の消滅時効の起算日）について(1)従業者等が職務発明についての特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合の相当な対価請求権は，承継のときに，その請求権全体が発生する性質のものである。
本件において，原告から藤沢薬品に対して具体的にいつ，どのような方法で本件発明に係る特許を受ける権利が譲渡（承継）されたかは判然としない部分があることは否めないものの，原告は藤沢薬品において特許の出願をする前提で，その出願処理依頼書を作成し，藤沢薬品に提出していたこと（甲４８［本件基礎出願２関係］，乙８２［本件基礎出願１関係］）などに照らせば，本件発明の完成後，遅くとも藤沢薬品がその発明について特許の出願をした時までには，原告は藤沢薬品に対して各発明に係る特許を受ける権利を譲渡していたものと認めることができる（原告は甲９記載の就業規程による予約承継や乙４の譲渡証書による譲渡を否認しているが，藤沢薬品に対して本件発明に係る特許を受ける権利が譲渡された前提で，特許法３５条３項又はその類推適用に基づく相当の対価を請求しているから，これが譲渡されたこと自体は前提にしているものと解される。）。そして，特許法３５条３項に基づく相当の対価の支払請求権について「権利を行使することができる時」（民法１６６条１項）とは，本件のように発明の時点で職務発明に対する補償金に関する社内規程が存在しない場合には，期限の定めのない債権であるから，特許を受ける権利を譲渡（承継）した時と解するのが相当である。そうすると，本件における消滅時効の起算点は次のとおりとなり，中断事由等がない限り，この日から１０年が経過することによって，消滅時効が完成することになる。
ア本件特許に係る物質発明，用途発明並びに請求項１０及び１１記載の製法発明：遅くとも本件基礎出願２の出願日である平成４年１０月１５日イ本件特許に係る請求項９記載の製法発明：遅くとも本件特許の出願日で
ある平成５年３月８日
(2)被告の主張を前提とする原告の主張について
原告は，被告の主張を前提とすれば，平成１５年施行規則に基づく算定期間・支払時期の制約を受けることになり，原告の平成１６年４月１日以降の実績補償金の支払請求が法律上可能となったのは，平成２０年であるから，それまでは法律上の障碍があったと主張している。
しかし，そもそも，平成１５年施行規則が施行されたのは平成１５年１月１日（施行日を遡及させる旨の定めによっても平成１３年４月１日）であり，これは本件発明が完成し，本件発明に係る特許を受ける権利が譲渡された後であるところ，既に成立した請求権について藤沢薬品に新たに期限の利益が付与されるというのは，原告にとっては実質的にも不利益なことである。そうすると，既に成立した具体的な請求権について，藤沢薬品が一方的に自らに期限の利益を付与する不利益変更を原告に強いることはできず，また，当時に原告がそのような不利益変更を個別的に同意したとも認められないから，事後的に平成１５年施行規則が施行されたことによって，特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権自体に，新たに期限が付与されたと認めることはできない。
また，平成１４年１０月に消滅時効が完成した本件特許に係る物質発明等については，平成１５年施行規則の施行（及びその施行日を遡及させる旨の定めが設けられたこと）は消滅時効完成後の事情であるところ，消滅時効完成後の事情によって消滅時効の完成自体が覆ることを認めることはできない。したがって，被告の主張を前提とする原告の上記主張は採用することができない。(3)本件で被告は特に中断事由を主張していない（なお，原告は平成１４年７月１５日，藤沢薬品に対して本件通知書を交付して相当の対価を請求したが，その後６か月以内に裁判上の請求等（民法１５３条）をしなかった。）から，上記(1)ア及びイの日から１０年が経過したことによって消滅時効が完成したことになる。そこで，次に，被告が本件請求権について消滅時効を援用することが許されるか（争点４－２）が問題となる。
４争点４－２（消滅時効の成否－被告が本件請求権について消滅時効を援用することは信義則に反するか）について
(1)原告は，藤沢薬品が消滅時効完成後に平成１５年施行規則を適用して，実績に係る部分についても原告に請求権を新たに付与したとして，信義則に基づく援用権の喪失事由があると主張している。


そこで検討すると，債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合には，時効完成の事実を知らなかったときでも，その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである（前掲最高裁昭和４１年４月２０日判決）。その理由は，時効の完成後，債務者が債務の承認をすることは，時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり，相手方においても債務者にはもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから，その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが信義則に照らし，相当であるからである。しかし，承認とは，時効の利益を受ける当事者が，時効によって権利を失う者に対して，その権利の存在することを知っている旨を表示することであるから，単に平成１５年施行規則を施行しただけでは，藤沢薬品が原告に対して特許法３５条３項に基づく相当の対価の支払債務を承認したと認めることはできない。したがって，原告が指摘する上記事情によって藤沢薬品及び被告が援用権を喪失することはないというべきである。
(2)次に，原告は，被告が，算定期間毎に，原告に対して支払通知をし，これに伴う実績補償金の支払をしてきたとして，信義則に基づく援用権の喪失事由があると主張している。
アそこで，前掲最高裁昭和４１年４月２０日判決に照らして検討すると，前記第２の２(7)イ及び前記１(2)での認定事実のとおり，①原告が，本件通知書において，平成１４年７月までに得られた一時金に基づく相当の対価の支払を請求するとともに，その後に同社が利益を得た場合には増額の余地があり，消滅時効の関係で無用の紛争を回避する必要があると申し入れたのに対し，藤沢薬品は，平成１５年施行規則による平成１５年１月までの一時金収入に基づく補償金額を提示するとともに，今後にロイヤリティなどの収入があればその額が増額される旨を回答したこと，②本件確認書では，平成１５年１月までの一時金収入に基づく補償金額の受領が約されたにとどまり，将来にロイヤリティ収入を得た場合の取扱いについては明記されなかったが，その後，被告は，原告に対し，実施による利益の有無等の検討を行った上で，平成２１年３月に，原告から不足額の支払請求の留保を受けつつも，平成１７年の職務発明規程に基づく平成１６年度から平成１９年度までの実施時補償金を支払い，平成２３年１１月に平成１７年の職務発明規程に基づく平成２０年度から平成２２年度までの実施時補償金の支払を提示したが原告から異議申立てを受けて未だ支払に至っておらず，また，平成２６年１２月に平成１７年の職務発明規程に基づく平成２３年度から平成２５年度までの実施時補償金の支払を提示したが原告から異議申立てを受けて未だ支払に至っていないことが認められる。これらの事実からすると，藤沢薬品及び被告は，本件特許に係る相当対価請求権の消滅時効の完成時期について認識を有していたと推認され，それにもかかわらず，本件確認書を作成するに当たり，将来にロイヤリティ収入があった場合には補償金額が増額される旨を回答し，また，全ての発明との関係で対価請求権の消滅時効が完成した後も，支払額について原告との間で争いがあったにもかかわらず，平成１５年施行規則及び平成１７年の職務発明規程に基づき，実施による利益の有無等の検討を行った上で，実施補償としての支払を行い，又は提示したということができるから，藤沢薬品及び被告は，これらの一連の行為により，原告をして消滅時効を援用しないと信頼させる行動をとったというべきであり，本件の対価請求権の消滅時効の完成後の補償金（これは特許法３５条３項に基づく相当な対価としての性質を有する。）の支払ないし支払提示により本件請求権に係る債務を承認したと認めるのが相当である。
イこの点，被告は，原告の本件請求権は本件確認書によって全て平成１５年施行規則によることとなった旨の錯誤に陥っていたから，債務承認は無効で，その効果が生じないと主張している。
しかし，本件確認書及び本件通知書の内容に照らせば，藤沢薬品や被告において，本件確認書に係る合意によってすべて（将来のロイヤリティ収入に基づく対価請求も含めて）解決したと誤信していたと認めることは困難であるし，被告の主張する錯誤は動機の錯誤にすぎないところ，被告主張のような動機が原告に対して表示され，藤沢薬品又は被告による承認の通知の内容とされたと認めるに足りる証拠はない。
したがって，被告の上記主張は採用できない。
(3)以上より，被告が本件請求権について消滅時効を援用することは信義則に反し許されない。
５争点５（平成２９年以降の利益を基礎とする相当の対価の請求の可否）につ
いて
被告は，本件請求権のうち，将来の実施料収入（平成２９年以降）を算定基礎とする部分は，弁済期未到来であるから，将来の給付の訴えであるなどと主張し，その部分の請求に係る訴えの却下を求めている。
しかし，前記３の認定・判示によれば，平成１５年施行規則によって本件請求権に新たに期限が付与されたとは認められないから，被告の主張は採用できない。したがって，原告は，被告に対し，本件で本件特許の存続期間満了までに藤沢薬品及び被告が受けるべき利益に基づく相当な対価の支払請求をすることができる。６争点２（本件発明に係る相当の対価の額）について(1)前提事実に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア原告が明治製菓の欧州特許出願を知り，ＰＦ１０２２Ａの全合成の検討
を始めるまでの経過
(ｱ)藤沢薬品では，昭和５８年以降，事業部制が採られており，会社としての業務執行権限は一部，各事業部長に委譲されていた（甲３４，５０）。そして，動物薬，植物薬，食品添加物，コンクリート混和剤のような化成品等の研究・開発・販売を担う部門である特薬事業部では，遅くとも平成元年４月以降，水産用寄生虫薬の探索等が開発研究テーマとされたほか，新規駆虫薬の研究開発も行われるようになり，遅くとも平成２年２月までには駆虫薬の開発が動物薬研究の新規テーマに挙げられた（甲３６，５０，乙３３，３６，３７，７４。なおこの事実認定の補足説明については後記(4)イ。）。
(ｲ)原告は，平成元年頃当時，特薬事業部の特薬研究所において駆虫薬の研究開発を行っていた。


その当時，米国の製薬会社であるメルクが開発したイベルメクチンが最も売上のある駆虫薬（抗寄生虫薬）であったが，これに含有されている化合物は構造が複雑で，これに化学修飾を施すことは困難であった。そこで，当時の研究開発は，論文，特許に関する公報等から駆虫活性のある化合物（シード化合物）を選択し，そのシード化合物の構造を変換して幾種もの誘導体を合成し，その合成された誘導体の薬理効果を評価系を用いて評価し，より駆虫活性の高い化合物を創出する（スクリーニング）という形をとっていた（甲３７，乙３３，３６）。(ｳ)もっとも，藤沢薬品には，平成元年８月以降に特薬研究所のＰ４が作成した土壌線虫を用いた試験管内評価系しか構築されておらず，駆虫薬の研究開発のためには，駆虫活性を評価するための新たな評価系を確立することが必要不可欠であった。そこで，Ｐ４が上記評価系を改良したほか，新たな評価系の構築に着手した（乙３３，３７，５５の添付資料２の№２）。
(ｴ)明治製菓は，平成２年２月６日，ＰＦ１０２２Ａの物質発明及び発酵による製法発明について欧州特許出願をするとともに，我が国でも特許出願をした。我が国の特許出願の願書に添付された明細書には，ＰＦ１０２２Ａは公知の化学的な合成方法によって製造することは可能であるとしつつ，その製造法の一態様として，カビに属するＰＦ１０２２Ａ物質生産菌を培養し，その培養物からＰＦ１０２２Ａ物質を採取する方法が記載されていた（甲４０，乙１６）。(ｵ)Ｐ４は，平成２年６月ないし８月までには，ラット毛様線虫（ニポストロンギルスブラジリエンシス）を用いた生体内評価系を構築し，これ以降はこの評価系を用いた薬理評価もされるようになった。また，Ｐ４はその後，この評価系の改良を進めた（乙３３，３８，４０ないし４２，４４ないし４６）。(ｶ)特薬研究所の創薬チームであった原告，Ｐ２及びＰ３は，平成元年７月以降，チアゾロピリジン誘導体，イミダヅピリジン誘導体，ベンズイミダゾール系駆虫薬の誘導体，カイニン酸及びキスカル酸の誘導体，天然に存在する殺線虫物質を種々合成して検討したが，なかなか駆虫活性が高い化合物を創出することはできなかった。しかし，平成３年２月頃，不十分ではあるものの，土壌線虫に対して駆虫活性を有する●（省略）●を合成することができ，これをリード化合物として誘導体合成を進めることとなった。なお，藤沢薬品は，この発明について，平成４年１０月１５日，特許の出願をし，この出願においては，物質発明に加え，土壌線虫又は植物に寄生する線虫防除剤としての用途発明について出願がされた（甲３６，３７，３８，乙３３，４０ないし４５，８１）。
(ｷ)ＰＦ１０２２Ａの欧州特許出願は平成２年８月１６日に公開されたが，原告は，平成３年２月頃，特薬事業部で回覧されていた資料によって，駆虫活性のある新規化合物としてＰＦ１０２２Ａの欧州特許出願が公開されていることを知り，その公開公報を読んだ。その公報によれば，ＰＦ１０２２Ａの化学構造（別紙「本件化合物の合成過程」の１枚目の「ＰＦ１０２２Ａ」と記載されている環状の平面構造）は開示されていたものの，立体構造についての言及はなかった（甲３７，４０）。
(ｸ)原告は，ＰＦ１０２２Ａの立体構造がどのようなものであるかを考えていたところ，平成３年４月１１日頃，「明治製菓が発見動物の寄生虫にだけ薬効」，「毒性，副作用もない体重１キログラム当たり２－５ミリグラムでＯＫ」との見出しの同日発行の日本工業新聞の記事（以下「本件記事」という。）を目にした。本件記事には，「新しい寄生虫駆除物質は，茨城県で採取した植物に付着している微生物から抽出した炭素原子五十二個，水素原子七十六個，窒素原子四個，酸素原子十二個が結合した化合物。具体的には『Ｌ・Ｎメチルロイシン』『Ｄ・フェニル乳酸』『Ｄ・乳酸』の三種類の化合物が環状に結合した構造をしている。」と記載されていた。
そして，原告は本件記事と上記(ｷ)の特許出願の対象化合物であるＰＦ１０２２Ａとを結びつけ，その立体構造を推定した（甲３７，４１，乙１５）。イＰＦ１０２２の全合成から，本件特許の出願に至るまでの経過(ｱ)原告は，平成３年５月，逆合成法を駆使してＰＦ１０２２Ａの合成計画を作成し，ＰＦ１０２２Ａの合成に着手した（甲２８，３７）。(ｲ)原告は，Ｐ２と共同して，平成３年６月中旬までに，ＰＦ１０２２Ａの全合成法の発明を完成させた。この合成法は，●（省略）●ＰＦ１０２２Ａを合成するというものであり，合成した化合物はラット毛様線虫に対して強い生体内活性を有することが確認された（甲２８，３７，４２，乙５５）。(ｳ)藤沢薬品は，原告及びＰ２からＰＦ１０２２Ａの全合成法の発明について特許を受ける権利を譲り受け，平成３年８月２３日，ＰＦ１０２２Ａの全合成法に関する特許を出願した。また，藤沢薬品は，平成４年７月２１日に，ＰＦ１０２２Ａの全合成法及びその新規中間体の物質発明について，優先権の主張を伴う特許の出願をした。なお，明治製菓がＰＦ１０２２Ａの全合成法について特許出願したのは，平成４年５月２２日であり，藤沢薬品による出願よりも約９か月遅かった。また，他にも米国のアップジョン，ドイツのバイエル，日本の三共がＰＦ１０２２Ａの全合成法を研究していたが，いずれも藤沢薬品での開発に後れるものであった（甲２８，３７，４２）。


(ｴ)特薬研究所では，合成を試みた●（省略）●では十分な活性を示すものがなかったことから，その探索を●（省略）●一方，ＰＦ１０２２Ａの駆虫活性が確認できたことから，その誘導体の探索を行うこととした。そして，原告，Ｐ２及びＰ３が，原告を最年長のリーダーとして，平成３年７月以降，ＰＦ１０２２Ａをシード化合物としたその誘導体の合成研究を開始し，まず，ＰＦ１０２２Ａの誘導体の合成と薬理評価を繰り返し，どの部位を修飾すると駆虫活性が高まるのか（構造活性相関）を探ろうとした。
具体的には，ＰＦ１０２２Ａの骨格の構成要素である「Ｌ－Ｎメチルロイシン（Ｎ－メチル－Ｌ－ロイシン）」（Ｎメチルロイシン），「Ｄ－フェニル乳酸」及び「Ｄ－乳酸」を他の構成要素に置き換えて，駆虫活性にどのような影響があるのかを検討していた（甲４３，４４，乙３３，４６）。
(ｵ)原告，Ｐ２及びＰ３は，平成３年９月１３日，特薬研究所のＰ５と打合せを行い，その際に甲４５の書面が使用された。そのうち３枚目以降がＰＦ１０２２Ａの誘導体を合成する計画に関するもので，原告が作成したものであるところ，原告はその資料において，①骨格の単純化（Ｄ－フェニル乳酸を１つ又は２つ含み，その他の部分を単純化すること）及び②Ｄ－フェニル乳酸部分を他の化合物に変換することを記載していた。そして，上記②に関し，甲４５の資料の「ⅢＤ－ＰｈＬａｃ部分の変換」の項目において，フェニル基部分を変換する種々の部分の一つとして別紙「原告作成の図（甲４５）」記載の図（以下，この図のうち最も右側の２５の図を「甲４５の図」という。）が記載されていた（甲４３，４５，乙４６）。(ｶ)もっとも，原告らは，平成３年１０月ないし１２月までには，ＰＦ１０２２Ａと同程度の駆虫活性を残したまま，その構造を単純化することは困難であると判断し，ＰＦ１０２２Ａの骨格を維持したまま，置換基の化学修飾を行う方向で合成研究を行っていくこととした（甲４３，乙３３，４７）。(ｷ)   Ｐ４は，平成３年１２月までには，ラット毛様線虫を用いた試験管内評価系を構築し，ラット毛様線虫を用いて生体内と試験管内の双方で薬理評価をすることができるようになった（乙３３，３９，４７）。(ｸ)原告らのチームは，なかなかＰＦ１０２２Ａの駆虫活性を超える化合物を創出することはできなかったが，Ｐ２は，平成３年１２月までに，本件明細書の実施例１記載の化合物（●（省略）●。以下「化合物①」という。）を合成した。化合物①は，ＰＦ１０２２ＡのＤ－フェニル乳酸部分のフェニル基のパラ位にメトキシ基を導入した化合物で，甲４５の図の●（省略）●にしたものであり，薬理評価により，ＰＦ１０２２Ａの約●（省略）●倍の駆虫活性を有することが確認された（甲４３，４７，乙４７，８２）。
(ｹ)藤沢薬品は，化合物①及びＰＦ１０２２Ａと同等の駆虫活性を有する他の化合物（別紙「原告作成の図（甲４５）」の２１に記載されたもので，本件明細書の実施例２記載の化合物（●（省略）●））に係る発明について，発明者から特許を受ける権利を譲り受け，平成４年３月１７日，特許の出願をした（本件基礎出願１）。
この特許出願の願書に添付された明細書には，ニポストロンギルスブラジリエンシスを感染させたラットでの駆虫効果を調べた試験結果が記載されていた（【００２６】以下）（甲４３，乙８２，８３，９４の１）。
(ｺ)原告は，化合物①の駆虫活性が高かったことから，ＰＦ１０２２Ａの●（省略）●可能性を考え，平成４年５月８日までに，「Ｄ－ｐｈＬａｃ部分の誘導体合成計画」と題する書面（甲４６）を作成し，同日，これをもとにＰ５と打合せを行った。原告はその書面の「●（省略）●」の項目において，●（省略）●を修飾する種々の化合物を掲げ，その中に別紙「原告作成の図（甲４６）」（以下，この図のうち右側の上から３番目の枠内の図を「甲４６の図」という。）が記載されていた。ただし，原告はその時点では，●（省略）●化合物についても検討していた（甲４６のまとめ①③）（甲４３，４６）。
(ｻ)原告は，平成４年７月初め，本件明細書の実施例３（請求項８）記載の化合物（甲４６の図においてＲが中央のもの。●（省略）●。以下「化合物③」という。）を合成した。化合物③は，ＰＦ１０２２ＡのＤ－フェニル乳酸部分のフェニル基のパラ位にジメチルアミノ基を導入した化合物であり，薬理評価により，ＰＦ１０２２Ａの約●（省略）●倍の駆虫活性を有することが確認された。また，原告は，同年８月１０日，本件化合物（本件明細書の実施例５記載の化合物で，甲４６の図においてＲが右側のもの）を合成した。本件化合物は，ＰＦ１０２２ＡのＤ－フェニル乳酸部分のフェニル基のパラ位にモルフォリノ基を導入した化合物であり（上記別紙参照），薬理評価により，ＰＦ１０２２Ａの約●（省略）●倍の駆虫活性を有することが確認された（甲４３，４７，４８，乙８４）。(ｼ)原告らは，化合物③がＰＦ１０２２Ａの約●（省略）●倍の駆虫活性を有することが判明した後，これをそれまでのように全合成によって合成した場合，採算的に釣り合わない可能性が高いことから，●（省略）●を行うことも想定し，全合成法により合成したＰＦ１０２２Ａから出発して化合物③を合成する方法（半合成法）について検討を開始した。


その結果，原告らは，平成４年８月下旬，ＰＦ１０２２Ａをニトロ化反応に付し，ＰＦ１０２２Ａのニトロ化体（ＰＦニトロ体）を得る発明を完成させ（別紙「本件化合物の合成過程」の１枚目の工程１参照），その後，中間体を還元的アルキル化反応に付し，化合物③を合成する発明を完成させた（甲４３，４８）。(ｽ)それまでの合成方法では，●（省略）●を出発原料としてＰＦ１０２２Ａの●（省略）●を合成していたため，この合成法で得られる●（省略）●は限られていたが，Ｐ２は，種々の置換基を有する●（省略）●の汎用性のある合成法のために，その頃，●（省略）●を出発原料とした●（省略）●の合成法を見出した。これは本件明細書の製造例５９，９３及び１０１記載の方法であり，この方法を見出したことによって，より多様な誘導体合成を短期間で行うことが可能となった（甲４３，乙８０）。
(ｾ)藤沢薬品は，化合物③及び本件化合物並びにその他４つの化合物（本件明細書の実施例４，６，７及び８記載の化合物）の発明について，発明者から特許を受ける権利を譲り受け，平成４年１０月１５日，優先権の主張を伴う特許の出願をした（本件基礎出願２）。
この特許出願の願書に添付された明細書では，特許請求の範囲の内容が一部拡張変更されたほか，実施例３ないし８（そのうち実施例５が本件化合物）が追加され，また試験例（化合物①[実施例１]，化合物③[実施例３]，実施例４，本件化合物[実施例５]及びＰＦ１０２２Ａを試験化合物として，ニポストロンギルスブラジリエンシスを感染させたラットでの駆虫効果を調べたもの）が記載されていた（【００１８】以下）（甲１４，４８，乙９４の２）。
本件基礎出願２の明細書では，ＰＦ１０２２Ａから本件化合物の半合成による製造方法について，別紙「本件化合物の合成過程」の１枚目の工程１ないし３が製造法２，３及び５として記載されたが，工程３（製造法５）によって本件化合物を製造した実施例は記載されておらず，本件化合物を実際に製造した実施例５は，同明細書の製造例３２ないし４０及び製造法１から成る全合成の製造方法（別紙「本件化合物の合成過程」の２枚目の工程ＢⅠ及び工程Ｂ）を用いたものであった。(ｿ)原告らは，平成４年９月以降，ＰＦニトロ体を還元反応に付し，ＰＦアミノ体を合成した。また，原告らは，平成５年１月１８日，ＰＦアミノ体を環状アルキル化反応に付し，半合成法により実際に本件化合物を合成した（別紙「本件化合物の合成過程」の１枚目参照。なお，平成４年１０月１日受付印のある乙１０には製造法５の記載があるが，本件化合物を作成する反応例は記載されておらず，前記のとおり本件基礎出願２の明細書にも記載されていないから，製造法５による本件化合物の合成が乙１０の作成までに完成されていたと認めることはできず，上記認定に沿う甲４３における原告の陳述を採用することができる。）。さらに，原告らは，同年３月までに，本件明細書の実施例９ないし３１記載の化合物を合成した（このうち実施例３１が，本件化合物を製造法５により製造したものである。）。
なお，本件明細書記載の実施例３１例のうち，原告が合成したものは●（省略）●例，Ｐ２が合成したものは●（省略）●例，Ｐ３が合成したものは●（省略）●例であった（甲２７の添付資料３，甲４３，４７，乙８４）。(ﾀ)藤沢薬品は，上記(ｿ)の各発明についても，発明者から特許を受ける権利を譲り受け，平成５年３月８日，優先権の主張を伴う特許（本件特許）の出願をした。
この特許出願の願書に添付された明細書（本件明細書）では，本件基礎出願２から特許請求の範囲の内容が一部修正され，請求項が追加されたほか，実施例９ないし３１及びストロンギロイデスベネズエレンシスを感染させたスナネズミで本件化合物の駆虫効果を調べた試験例の記載が追加された（甲２）。ウ本件特許の出願後から本件ライセンス契約の締結に至るまでの経過(ｱ)藤沢薬品では，平成５年以降，本件化合物の製剤化に向け，本件化合物の駆虫範囲拡大のための拡大評価が実施され，●（省略）●等の様々な評価試験等が行われた。具体的には，特薬研究所で本件化合物の駆虫効果をさらに詳細に評価するための試験や，製剤化に向けた評価試験等の多数の試験が行われた。また，特薬研究所の主任研究員で，開発担当であったＰ６が主導して，一部の評価試験の実施を株式会社京都動物検査センター，岐阜大学等の外部機関に委託し，藤沢薬品はその委託費用を負担した（甲５０，５８，乙１４の２，３０，５３，５４，５５，７４，８６）。
(ｲ)藤沢薬品は当初，本件化合物を含有する製剤を自社製品として，自社で製造販売承認申請を行うことも検討していた。また，藤沢薬品は，本件特許が出願公開された●（省略）●（甲２，５０，乙５３，５４）。(ｳ)当時，明治製菓は，平成４年５月２２日にＰＦ１０２２Ａの全合成方法に関する特許を出願した後，平成５年２月１９日にＰＦ１０２２Ａの誘導体の特許を出願していたほか，ＰＦ１０２２ＢからＥといった同種の化合物の特許も出願していた。
また，バイエルは，平成２年８月以降，明治製菓とＰＦ１０２２Ａ及びその関連化合物の研究に関して密接に接触していたが，平成６年１月１１日，ドイツ特許庁に本件化合物とプラジカンテル又はエプシプランテルの合剤に関する発明について特許の出願をし，日本でも平成７年１月９日，発明の名称を「内寄生性生物防除剤である組成物」とする優先権の主張を伴う特許の出願をした。我が国の特許出願の願書に添付された明細書には，実施例Ａとして，イヌを鉤虫で感染させた線虫テストの結果が（【０１８０】以下），実施例Ｂとして，ネコを線虫で感染させた線虫テストの結果が（【０１８９】以下），それぞれ記載されていた。なお，バイエル製品のうち「プロフェンダータブレット」はイヌに投与するもので，犬鉤虫も対象疾患とされているし，「プロフェンダースポット」はネコに投与するもので，猫線虫も対象疾患とされている。


また，バイエルは，平成５年５月２６日にＰＦ１０２２Ａの誘導体の特許を２件，平成６年１０月１８日に同誘導体の特許を１件出願していたほか，それ以後もＰＦ１０２２Ａ関係の誘導体の特許を出願している（甲２３，２９の添付資料６，７，甲３１，３２，５３，５４，５９，乙２７，５９，７４）。(ｴ)藤沢薬品は，平成６年３月から，本件化合物の犬フィラリア薬としての検討を開始し，●（省略）●を依頼した。また，その後，藤沢薬品は，●（省略）●を開始した。その過程で，原告が●（省略）●の日本法人に対して情報提供したこともあった（甲３３，５０，５８，乙５２，７４）。(ｵ)藤沢薬品は，平成７年６月以降，自社による製剤の検討を開始したが，そのために本件化合物を工業的スケールで製造するのに適する製造方法の開発を進め，その改良を施した別件特許１ないし３の出願又はその基礎出願をしたところ，各特許の概要は次のとおりである（別紙「本件化合物の合成過程」参照）。なお，別件特許はいずれもバイエルがバイエル製品を製造販売するに当たり，実施されていない。また，このほかにもＰ２らは，本件化合物を工業スケールで製造可能な全合成法を開発し，藤沢薬品は，同年１０月から発酵生産の研究も開始した（甲２２，乙７４，７７ないし７９，９５ないし９８）。
ａ別件特許１（乙９５）（発明者：原告，Ｐ２，Ｐ３）駆虫活性を有するデプシペプチド誘導体の別途製造法及びこのようなデプシペプチド誘導体を合成する新規中間体に関する発明である。具体的には，上記別紙の１枚目記載の半合成法による製造過程において用いられ得る発明であり，半合成法においては，「ＰＦアミノ保護体」の物質発明及びその保護基を外し，本件化合物をＰＦ１０２２Ａから半合成する際の中間体になる「ＰＦアミノ体」を合成する製法（工程Ａ）に関するものである。
ｂ別件特許２（乙９６[乙７７]）（発明者：Ｐ３，Ｐ２）駆虫活性を有する環状デプシペプチド誘導体の別途製造法及びこのようなデプシペプチド誘導体を合成する新規中間体に関する発明である。具体的には，本件化合物の全合成の工程に係る上記別紙の２枚目のうち，右側の最終工程である工程Ｃに係る製法発明及びこれに関する中間体の物質発明である。ｃ別件特許３（乙９７[乙７９]）（発明者：Ｐ２，Ｐ７）駆虫活性を有するデプシペプチド誘導体の新規な製造法に関し，詳細には，デプシペプチド誘導体の合成中間体を工業的に有利に製造することのできる方法に関する発明である。具体的には，上記別紙の２枚目の本件化合物の全合成の工程のうち，原料化合物としてのモノフォリノフェニル乳酸若しくはその前駆体又はそれらの保護体の物質発明等であり，●（省略）●。これと別件特許２によって，●（省略）●ことができるようになった（乙５３）。
(ｶ)本件化合物の製剤化を検討していた特薬研究所は，平成８年７月１日，知的財産部に対し，検討中の製剤組成についての特許調査を依頼したところ，知的財産部は，同年８月１３日，それらは明治製菓の出願中特許に抵触するおそれがある旨の回答をした（乙５６，５７）。
(ｷ)この間の平成８年５月，米国で本件化合物に関する特許権が登録されて成立した。そして，●（省略）●求めた。
これを受けて，同年９月１７日，特薬研究所は役員に対し，これまでの経緯と同研究所の考えを説明した（この日のことは乙２３にも言及がある。）。そこでは，当時の販売高１位の駆虫薬であるイベルメクチンの欠点として，①特許期間が満了，②耐性寄生虫の出現（羊分野），③同種競合品の出現，④犬フィラリアに対して治療効果が出ない，⑤毒性が高い（犬種により使用できない），⑥重要線虫類（鞭虫，鉤虫）に対して効果が低いとする一方，本件化合物の特徴として，(a)駆虫活性が現存する薬剤の中で一番広い，(b)安全性が高い，(c)犬フィラリア症の治療ができる，(d)イベルメクチンと交差耐性がない，(e)経口，非経口で使用可能としていた。
もっとも，本件化合物の開発上の問題点として，①合成工程が長いので原価低減が困難（対策として発酵中間体の生産を検討），②明治製菓の発酵生産品からの対抗品出願の可能性（現状ではなし），③難溶性物質なので高い製薬技術が求められる（ただし既に対応されつつある），④開発コストの負担を挙げていた。そして，抗フィラリア薬としてのみ国内開発したときのＲＯＩ（開発経費に対する５年利益の割合）は●（省略）●倍であるとしていた（乙７４）。(ｸ)藤沢薬品では，平成８年１０月２８日付けで明治製菓とバイエルの出願特許から見た本件化合物をめぐる権利関係について見解をまとめた。そこでは，まず，明治製菓については，藤沢薬品がＰＦ１０２２Ａの全合成と誘導体の特許を先立って出願できたことから，明治製菓の物質特許で優先権の主張ができるものは限られ，その中で藤沢薬品に脅威を与えるのは発酵生産力価の高いＰＦ１０２２Ａのみであると分析した。次に，バイエルについては，平成５年から平成７年に出願したＰＦ１０２２Ａ関係のものは，いずれも藤沢薬品の本件特許に抵触するか活性の低いものであり現在のところ脅威を与えるものはないと分析した。そして，結論として，本件化合物に関する米国特許が広い範囲で成立していることから，ＰＦ１０２２Ａの誘導体で本件化合物以上の高活性の化合物を本件特許を逃れて見出すのは困難であると判断していた（甲５９）。(ｹ)これらを踏まえ，平成８年１２月２日，特薬研究所は再び役員会で同研究所の考えを説明した（乙２３，６０）。
ａそこでは，次のように述べられている。
(a)本件化合物は，抗寄生虫スペクトルが現存する寄生虫薬の中では最も広範囲で，新規の作用機序を有する化合物であるが，各寄生虫に対する最低有効量の検討と精度の高い安全性の評価が未了である。


(b)本件化合物の生産見通しは，合成による場合には，全合成法はノウハウがほぼ完成し，半合成法も骨格はできあがっており，発酵法による場合も明治製菓とは異なる同等の生産菌を保有しており，現在は合成原料として使える前駆体単離の可能性やＰＦ１０２２Ａより高度な化合物生産を検討している。(c)犬フィラリア症予防・治療剤として開発する場合のＲＯＩは●（省略）●倍である。
(d)明治製菓の特許もバイエルの特許も本件化合物に優るものはなく，結局は本件化合物に収束されると考えられる。
(e)明治製菓及びバイエルの事情としては，ＰＦ１０２２Ａではフィラリア用途へ展開できず，他の線虫用途に対してもスペクトルが狭く，バイエルが現在候補としている誘導体は本件特許に抵触し，ＰＦ１０２２Ａとその誘導体の海外での開発権はバイエルに移譲されており，明治製菓とバイエルの契約上は明治製菓は藤沢薬品にＰＦ１０２２Ａを提供できない。
(f)フィラリア薬の営業活動の実態として，国内では明治製菓と藤沢薬品がそれぞれ営業活動を行い，海外市場では，明治製菓はバイエルに開発・販売権を移譲しているが，バイエルは外部寄生虫薬では世界最大の製薬会社だがフィラリア薬の販売経験はなく，藤沢薬品は●（省略）●等から評価の申入れを受けて実施しており，●（省略）●はフィラリア薬の研究・販売では他の追従を許さず，●（省略）●があった。
(g)●（省略）●に対する方針としては，犬フィラリア用途について国内では独自に開発できる見通しが得られたこと，海外についても独自のパートナーを選定して開発できる可能性があることから，本件特許の譲渡申入れに対応する必要はない。
ｂこの役員会では，国内展開だけでなく海外展開も含めて開発することとし，海外展開のパートナーについては平成９年２月の●（省略）●の開発計画を見て決めることとし，●（省略）●は断る方針となった。(ｺ)この役員会を受けて，特薬研究所は，平成８年１２月，高価な全合成法に代えて，発酵法による安価な生産の検討を探索研に依頼したが，ＰＦ１０２２Ａは明治製菓が特許を取得していることから，その前駆体又はその高次化合物を発酵法で作ることが必要であった。
しかし，特薬研究所は，平成９年６月までに，ＰＦ１０２２Ａの前駆体又はその高次化合物を発酵法で収率よく生産できる可能性は極めて低いとの結論に達したことから，国内のペット向けのフィラリア用途だけであれば全合成法でもコスト的に可能だが，海外展開の家畜向けまで考えるとＰＦ１０２２Ａの権利を有する明治製菓と手を握らざるを得ないとの結論となった。また，藤沢薬品としては駆虫薬を本格的に開発するのは初めての経験で，ノウハウ不足に加え，臨床試験等の面で多くの費用とマンパワーが必要になることから，自社のみでの開発には限界があった（甲２６）。
(ｻ)藤沢薬品は，役員会の方針を受けて，●（省略）●と役員同士の会談を行い，●（省略）●旨を回答していたが，その際に●（省略）●から藤沢薬品と協調していく上での接点を見出したい旨の打診があったことから，同年９月頃に再会談する予定となっていた。そうしたところ，●（省略）●等について仮合意した（甲２６）。
(ｼ)この仮合意を受けて，藤沢薬品，●（省略）●は，●（省略）●が，
この時点で●（省略）●
藤沢薬品は，ロイヤルティーについては，法務部を含む社内での検討を踏まえ，●（省略）●をとっていたことに対して，特薬事業部企画部の主査が人的関係により●（省略）●の担当者と鋭意交渉するなどした。
このようにして，藤沢薬品は，●（省略）●との協議・検討を進め，●（省略）●経緯を経て，藤沢薬品と●（省略）●は，●（省略）●。なお，藤沢薬品では，その協議・検討を特薬事業部の企画部が中心に担当し，原告がその協議に関与することはなかった（甲５９，乙２４，６３，６４，７２，７５）。
(ｽ)この間，●（省略）●
(ｾ)また，この間，藤沢薬品は，本件化合物の結晶形の開発を進め，平成９年１１月１０日に別件特許４を出願した（発明者：Ｐ８，Ｐ３，Ｐ９）。これは，駆虫活性を有するデプシペプチド誘導体の新規な結晶及びその製造方法に関する発明であり，従来製法による結晶よりも製造効率と収率が高められた結晶を提供するというものである（乙９８）。
(ｿ)以上の経緯の下で，藤沢薬品は，平成１０年４月２７日，バイエルと二社間で本件ライセンス契約を締結することになった。なお，本件ライセンス契約の対象には，●（省略）●等を含めることにされた（乙５２，５３，７２）。
エ本件ライセンス契約締結後の経過
(ｱ)バイエルは，平成１０年４月２７日，藤沢薬品との間で本件ライセンス契約を締結し，同月２８日には，全く新規な特許で保護された成分の開発に約１億ドイツマルクを投資していくと発表した（甲３０）。(ｲ)藤沢薬品は，本件ライセンス契約の条項（前記第２の２(4)オ）を受け，契約締結後も，バイエルと会議等を行い，バイエルからの本件化合物に関する質問に回答するだけでなく，バイエルからの要請を受けて，新たに試験を実施してそのデータ等を提供したり，結晶サンプルを提供したり，バイエルに提出していた各種論文やデータを英語に翻訳したりするなどした。


バイエルと藤沢薬品との会議では，バイエル側から，●（省略）●また，平成１１年１０月３日の会議においては，バイエル側から，●（省略）●との報告がされた（乙２５，２６，５２，５３，５５，７６，９２）。(ｳ)バイエルでは，本件化合物を含有する駆虫薬の研究開発が進められたが，●（省略）●ため，プラジカンテルとの合剤とすることとした。また，バイエルでは，●（省略）●（甲２９の添付資料１３，１４，乙１８，１９，８８）。(ｴ)藤沢薬品は，平成１３年５月，武田シェリング・プラウアニマルヘルス株式会社に動物薬事業を譲渡し，動物薬事業から撤退した（甲２９）。(ｵ)ネコ用駆虫薬については製剤化に向けた研究開発が進み，バイエルの日本の子会社であるバイエル株式会社は，平成１３年８月２０日，明治製菓に対し，ＰＦ２２１ネコ用スポットオン製剤の国内開発に関し，同製剤の臨床試験に係わる業務を委託し，明治製菓は我が国において治験を実施した。また，バイエルは諸外国でも製造販売承認を得るなど上記製剤の製造販売に向けた手続を進めた（甲２９）。(ｶ)バイエルでは，●（省略）●（乙４９，８８）。(ｷ)バイエルは，バイエル製品の製造販売承認を得るなどした後，製品の広告宣伝活動や，営業活動等をしてきた。他方で，藤沢薬品は，本件特許や別件特許に係る特許権の設定登録に向けて必要な手続をするなどしたほか，特許登録後は特許料を支払うなど特許の維持管理をしている（甲１，乙２７）。
(2)相当の対価の額の算定方法
アまず，被告は，平成１５年施行規則が制定・施行されるまでの経緯等に照らし，本件は前掲最高裁平成１５年４月２２日判決及びその他関連裁判例の射程外であると主張している。
しかし，平成１５年施行規則が施行されたのは平成１５年１月１日（施行日を遡及させる旨の定めによっても平成１３年４月１日）であり，これは本件発明が完成し，本件発明に係る特許を受ける権利が譲渡された後であるところ，原告がこの規則に拘束され，これによる補償金の額が特許法３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないとしても，同条３項の規定に基づきその不足する額に相当する対価の支払を求めることができないというのは，原告にとっては実質的に不利益なことである。そうすると，被告が原告の既発生の権利を個別の同意なく不利益に変更することはできないから，事後的に平成１５年施行規則が制定・施行されたことによって，原告による特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権の行使が妨げられると解することはできない。
したがって，被告の上記主張を採用することはできない。イところで，特許法３５条４項は，「対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と定めるところ，従業者等は，特許を受ける権利を使用者等に承継させたときに，相当の対価の支払を受ける権利を取得する（同条３項）から，相当の対価の額の算定において基準とすべき時点は，その承継時であると解される。したがって，相当の対価の額の算定に当たって考慮すべき「使用者等が受けるべき利益の額」とは，その文言が「受けた利益の額」ではなく「受けるべき利益の額」とされていることからも明らかなように，使用者等が特許を受ける権利を承継させた後に現実に受けた利益ではなく，当該権利を承継させた時に客観的に見込まれる利益の額のことを指すと解される。また，同様に，「使用者等が貢献した程度」も，「その発明がされるについて」のものとされているから，本来は発明がされるまでのものを指すと解される。しかし，承継後に現実化した利益の額が判明しているときには，それに基づいて承継時において客観的に見込まれる利益の額を算定することが，算定の客観性を確保するために合理的なことである。ただし，承継後に利益が現実化するに当たっては，承継後の使用者の貢献があることは当然であるし，承継時点では利益が現実化するか否かにも不確定要素があるのが通常である。したがって，承継時点での相当な対価の額を算定するに当たり，承継後に現実化した利益の額に基づくこととする場合には，承継後の使用者等の貢献や承継時点での不確定リスクも「使用者等が貢献した程度」として考慮する必要があるというべきである（以下では，これらの意味で，「使用者等が受けるべき利益」，「使用者等の貢献」ということにする。）。
ウ以上の観点から相当の対価の額を算定することにするが，本件では，その算定方法として，使用者である藤沢薬品及び被告が受けるべき利益の額に発明者の貢献割合（１から使用者等の貢献度を控除した割合）を乗じ，さらに共同発明者間における原告の貢献割合（寄与割合）を乗じることまでは当事者間に争いがなく，これは相当な方法であるから，この算定方法によることとする。また，被告はその算定に当たり，「成功確率」を踏まえた調整をすべきであると主張し，原告はこれを争っているところ，この点については後に判断することとする。
(3)藤沢薬品及び被告が受けるべき利益
ア藤沢薬品及び被告は，本件特許を自ら実施することはせず，バイエルと本件ライセンス契約を締結し，バイエルからそれに基づくロイヤルティ等の支払を受けていることから，本件では，その額をもとに藤沢薬品及び被告が受けるべき利益の額を算定することになる。
そして，本件ライセンス契約では，本件特許のほか別件特許，本件ノウハウ及び商標に関する権利が許諾されており，また，ライセンス料（契約一時金）とロイヤルティの支払が定められていることから，これらのうち本件特許の実施許諾の対価として藤沢薬品及び被告が受領した金額を判別する必要がある。以下，順次検討する。
イライセンス料（契約一時金）について
(ｱ)本件で原告は，平成１６年４月１日以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の未払分を請求しているから，ここで検討すべきなのは，①ライセンス料（契約一時金）のうち●（省略）●に藤沢薬品に対して支払われた●（省略）●円（藤沢薬品がこの支払を同年４月１日以降に受けたことについては，当事者間に争いがない。）及び●（省略）●に被告に対して支払われた●（省略）●円のライセンス料である。
(ｲ)これについて，被告は，まず，ライセンス料（契約一時金）の実質は，●（省略）●でバイエルから交付されるものであるとして，独占の利益の算定基礎に含むべきでないと主張している。