さらに，被告らは，原告の限界利益額を計算する際に広告費用を控除すべき旨主張するが，原告が原告商品１ないし７を追加的に販売する際に広告費用が追加的に必要になるとは認められないため，上記主張は採用できない。エ被告らは，原告が販売価格にのみ消費税を加算し，変動費には消費税を加算していないのが不合理であると主張する。しかし，原告による損害額の計算においては，原告の販売価格から変動経費を控除した後に，消費税相当額が加算されているから，被告らの上記主張はその前提を欠く。なお，被告らは，消費税相当額を加算すべき旨の原告の主張が時機に後れたものであるとして却下を求めるが，原告が加算すべき消費税率を実際の消費税率にかかわらず一律５％であると主張していることも考慮すると，原告の上記主張により訴訟の完結は遅延しないから，民事訴訟法１５７条１項の要件に当たらない。
(4)推定覆滅の有無及び割合について
ア証拠（甲９，１８ないし２４，７３，７６，１３１ないし１３５，１５８の１ないし６，１６１の１・２，１６２の１・２，１６４ないし１６９，１８３，乙９，１０，３７ないし４２，７４の１・２，７８の１・２，７９，８７の６・７，１３４の１，１３５の１・２，１３６の２，１４６の１，１４７の７・１０，１６８，１６９，１７０，１７１，１７３，１７５，１７６，１７８の２，１９１，２０１ないし２０４，２０５，被告Ａ。書証については枝番を含む。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実が認められる。
(ｱ)被告商品の販売価格については，変動はあるものの，概ね，被告商品１は●（省略）●円，被告商品２は●（省略）●円，被告商品３は●（省略）●円，被告商品４は●（省略）●円，被告商品５は●（省略）●円，被告商品６は●（省略）●円，被告商品７は●（省略）●円（いずれも税込み）であった。
これに対し，原告商品の価格については，変動はあるものの，概ね，原告商品１は●（省略）●円，原告商品２は●（省略）●円，原告商品３・４は●（省略）●円，原告商品５は●（省略）●円，原告商品６は●（省略）●円，原告商品７は●（省略）●円（いずれも税抜き）であり，セールの際にも，せいぜい半額になる程度であった。
(ｲ)原告は，原告商品につき，主として原告の店舗や百貨店などで販売している（少数ではあるがネット販売もしている。）のに対し，被告会社は，被告商品のほぼ全てを，実店舗ではなくインターネット上で販売しており，中でも楽天市場での売上げがその大部分を占めている。なお，楽天市場での需要者は，一般に，価格が安いことを重視する者が多いとされている。
もっとも，原告と被告は，それぞれ同じ雑誌（「美人百花」）で商品を宣伝することもあった。
(ｳ)市場には，原告商品や被告商品と一定程度類似し，競合するような商品が，多数存在していた。具体的には，商品１については乙３７ないし４２，７４の１・２，商品２については乙８７の６・７，商品３・４については乙７８の１・２，乙１４６の１，商品７については乙７９，１４７の７，１０などに掲載された商品が挙げられる。
(ｴ)原告は，株式会社オンワードホールディングスの傘下に入った平成２１年１２月より前に，既に従業員２２５名，店舗数３５店を有しており，広告宣伝費として，平成２７年３月１日から平成２８年２月２９日までに●（省略）●円を，平成２８年３月１日から平成２９年２月２８日までに●（省略）●円を投入し，雑誌やテレビ番組でも宣伝広告を行っている。また，原告において，平成２７年３月１日から平成２８年２月２９日までの総売上高は●（省略）●円であり，同年３月１日から平成２９年２月２８日までの総売上高は●（省略）●円であった。
原告の店舗は，北海道から九州まで存在し，被告会社の本店が所在する九州にも複数店舗存在する。
なお，原告は，インターネット市場での販売数は少なく，実店舗での販売数がはるかに多い。
(ｵ)他方で，被告会社は，資本金が１０００万円，社員が３０名程度（パート職員を含めると８０名程度）の原告に比較すると小規模な会社であって，業者売上高は，平成２６年４月から平成２７年３月までが●（省略）●円，同年４月から平成２８年３月までが●（省略）●円であり，広告宣伝費としては，平成２６年４月から平成２７年３月にかけて●（省略）●円を，平成２７年４月から平成２８年３月にかけて●（省略）●円を投入していた。被告会社は，ネットでの販売（中でも楽天市場での販売）に特化しており，その販売戦略として，①マネキン着用の写真で販売ページを作成，商品登録，②有名モデルの写真を追加，③コーディネート例，生地の拡大写真，お客様の声など補足的情報の追加，④店舗内の看板部分に商品情報を追加，⑤楽天市場広告による露出増加などの方策を講じていた。被告会社は，楽天市場においては，比較的大きなシェアを有していた。(ｶ)原告は，基本的に３４，３６，３８のサイズのみを取り扱っているところ，被告商品の中には，原告が取り扱っていない，大きなサイズの婦人服もあった（被告商品１のＸＬサイズ，被告商品７の２Ｌサイズ）。イ上記アの認定事実を前提に検討する。
(ｱ)まず，価格についてみると，上記ア(ｱ)のとおり，被告商品の価格は●（省略）●円ないし●（省略）●円であって，被告商品２（●（省略）●円）を除き１万円以内（税込み）で購入できるのに対し，原告商品の価格は●（省略）●円（税抜き）ないし●（省略）●円（セール時でもせいぜい半額になる程度）であるから，被告商品は原告商品に比して相当安価であって，両者にはかなり価格差があるというべきであり，それに伴って，需要者も相当異なるものと認められる。
また，販売方法についてみると，上記ア(ｲ)のとおり，被告会社がほとんどインターネット（楽天市場等）上で被告商品を販売しているのに対し，原告は，主として実店舗で原告商品を販売しているという違いがある。そして，インターネット販売では試着等ができないため，必ずしも商品の細かいデザインや質感などにこだわらない者が購入する場合が多いと考えられる（現に，被告会社の売上高が最も多い楽天市場における需要者は，一般に，価格の安さを重視する者が多いとされている。）のに対し，店舗販売では試着等が可能であるため，デザイン等の細部にまでこだわりのある者は基本的に店舗で購入するものと考えられるから，このような販売態様の差により，需要者層は，上記の価格差とも相まって，相当程度異なるものと認められる。


さらに，競合品についてみると，上記ア(ｳ)のとおり，市場には，原告商品や被告商品と一定程度類似し，競合するような商品が，多数存在していたものである（なお，原告は，原告商品や被告商品の類似商品とされるものの多くは，原告商品の模倣品であると主張するが，同事実を認めるに足りる証拠はない。）。
これらの事情は，推定を覆滅させる方向の事情といえる。(ｲ)他方で，原告と被告会社を比較すると，上記ア(ｴ)(ｵ)のとおり，会社の規模（売上高，従業員数，店舗数）の面では，原告が被告会社よりも相当大きく，原告は被告会社よりも多額の広告費用をかけており，商品の製造・販売体制も整っているものといえ，この点は推定を強める方向の事情といえる。
(ｳ)以上説示した事情等を総合すると，本件においては，法５条１項所定の推定は５割の限度で覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告の主張は採用できない。
ウなお，被告らは，推定覆滅事情として更に以下のような事情を指摘するが，これらの事情は，更に推定覆滅割合を増加させるものとは認めるに足りない。すなわち，まず，被告らは，侵害品の特徴として，被告商品２，６，７においてはバリエーションがあるため，この点に応じた別個の需要があった旨主張する。しかし，被告らが主張するバリエーションとは，襟とトップスに関して複数通りの着こなしができる（被告商品２），ネックレスが付加されていた（被告商品６），前後双方のフラウンスの長さのため，体型カバー力に優れる（被告商品７）といった程度であり，このようなバリエーションが，価格差以上に，消費者が原告商品ではなく対応する被告商品を選ぶ動機になったとは認めるに足りず，これらをもって推定覆滅の事情とすることはできない。
また，被告らは，被告商品の一部につき原告商品とはサイズ展開が異なる点や，原告商品の一部につき既に販売が終了していた点などを指摘するが，これらについては，原告の企業規模からすれば，たとえそのような事情があっても，原告が当該被告商品に対応する原告商品を製造・販売することは十分に可能であったというべきであり，推定を覆滅させるものとは認めるに足りない（なお，前記のとおり，被告らの主張（被告準備書面(19)等）を前提としても，当該被告商品の販売開始時の直近まで対応する原告商品が販売されていたことになる。）。
さらに，被告らは，楽天市場等における被告会社と原告のシェアに差があることを指摘する。確かに，楽天市場に限っては，被告会社のシェアが比較的大きいものと認められる（この点に関し，原告は，被告らが提出した乙１６８や１９１の信用性を争うが，これらは，被告らが，市場シェア調査サービスを利用して取得した証拠であり，その信用性は一応認められる。）が，本件において，問題となる市場は楽天市場だけではなく，婦人のドレス市場一般であるところ，少なくとも楽天市場以外の市場において，原告と被告会社の市場シェアに関する適切な証拠はないから，これをもって直ちに推定覆滅の根拠とすることはできない。
また，被告らは，原告が卸売業者に対しても商品を一定程度販売していたことや，原告が被告会社の卸売業者とは取引がないことを指摘するが，これらはいずれも推定を覆滅させる根拠とはいえない。
さらに，被告らが金をかけて上位検索のためのSEO対策を行ったとの点についても，同対策が特別なものとはいえず，原告がこのような対策を講じることも可能であるものと解される。その他，被告会社の宣伝広告に特に顕著なものがあったとは認めるに足りない。
したがって，被告らが主張する上記各事情は，推定覆滅割合を更に増加させるものとは認めるに足りない。
(5)原告の損害額
以上を前提として原告の損害額を計算すると，別紙「原告の限界利益及び損害額」の「原告の損害額（推定覆滅後）」欄記載のとおりとなり，具体的には，商品１につき５５０８万２１０８円（小数点以下四捨五入，以下同様），商品２につき２０４万４０７３円，商品３につき２７３万２９１１円，商品４につき１９５万０１１７円，商品５につき１５万２４７６円，商品６につき２２万５２８２円，商品７につき６５４６万００１３円となり，合計１億２７６４万６９８０円である。また，本件事案の性質，内容など本件に現れた一切の事情を総合すると，弁護士費用のうち１２８０万円について原告の不正競争行為と因果関係を有する損害と認めるのが相当である。
そうすると，原告の損害額合計は１億４０４４万６９８０円となる。なお，弁護士費用相当額を除いた損害賠償金に対する遅延損害金の起算日については，不正競争行為時以後でなければならないところ，原告はこれを平成２７年７月１４日とする。しかし，前記３(2)のとおり，原告商品の保護期間が満了したのは，原告商品１につき平成２７年４月，原告商品２につき平成２９年７月，原告商品３及び４につき平成２８年７月，原告商品５につき平成２７年１０月，原告商品６につき平成２７年１月，原告商品７につき平成２８年１０月であるが，保護期間中のいずれの時期に上記損害額のどの部分が発生したかは明らかでない。そうであれば，本件における遅延損害金の起算日は，商品１に係る損害額につき平成２７年７月１４日，商品２に係る損害額につき平成２９年７月３１日，商品３及び４に係る損害額につき平成２８年７月３１日，商品５に係る損害額につき平成２７年１０月３１日，商品６に係る損害額につき平成２７年７月１４日，商品７に係る損害額につき平成２８年１０月３１日とすべきである。
６争点(6)（被告Ａの責任）について
被告Ａは，被告会社の代表取締役であるところ，被告会社に対する任務懈怠につき悪意又は重過失がある場合には，これによって第三者に生じた損害を賠償すべき責任を負う（会社法４２９条１項）。
既に認定したとおり，被告会社は，原告商品１ないし７に依拠して，これらと形態の実質的同一性を有する被告商品１ないし７を製造・販売したものであり，被告Ａは，被告会社の代表取締役として，かかる不正競争行為に積極的に関わったものであるから，被告Ａには悪意による任務懈怠が認められる。したがって，被告Ａは，これによって第三者である原告に生じた前記５の損害を被告会社と連帯して賠償する責任を負うべきものである。
７結論


以上によれば，原告の請求は，被告らに対し，損害賠償金１億４０４４万６９８０円及び別紙遅延損害金目録記載の各金員（商品１ないし７に係る各損害額に対する民法所定の年５分の割合による遅延損害金。なお，同目録記載１が商品１に係るもの，同目録記載２が商品２に係るもの，同目録記載３が商品３及び４に係るもの，同目録記載４が商品５に係るもの，同目録記載５が商品６に係るもの，同目録記載６が商品７に係るものである。）の連帯支払を求める範囲で理由があるからこれを認容し，その余は理由がないからこれらをいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官       沖    中    康    人裁判官       髙    櫻    慎    平裁判官矢口俊哉は転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官       沖    中    康    人
（別紙）遅延損害金目録
１うち５５０８万２１０８円に対する平成２７年７月１４日から支払済みまで年
５分の割合による金員
２うち２０４万４０７３円に対する平成２９年７月３１日から支払済みまで年５
分の割合による金員
３うち４６８万３０２８円に対する平成２８年７月３１日から支払済みまで年５
分の割合による金員
４うち１５万２４７６円に対する平成２７年１０月３１日から支払済みまで年５
分の割合による金員
５うち２２万５２８２円に対する平成２７年７月１４日から支払済みまで年５分
の割合による金員
６うち６５４６万００１３円に対する平成２８年１０月３１日から支払済みまで
年５分の割合による金員
（別紙）商品形態の具体的比較（原告の主張）
(ｱ)原告商品１及び被告商品１について
ａ原告商品１（ブラック）と被告商品１（ノーブルブラック）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品１記載のとおりであり，基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一であって，両者が相違するのは，ⅰ襟を留める部分がファスナーか，２か所のフックか（⑫，⑫´），ⅱ襟口及び袖口のビーズ刺繍について幅が同じか，襟口のビーズ刺繍が幅広か（⑩，⑩´），ⅲ襟口及び袖口のビーズ刺繍の周方向の配置がより密か，疎か（⑪，⑪´）の３点にすぎない。
原告商品１の形態上の特徴は，襟口及び袖口の幅広のデザイン性を持ったビーズ刺繍とそのビーズ刺繍のデザイン（ビーズの形状・大きさ・素材，各ビーズの配置パターン），ビーズ刺繍が施された襟口，袖口部分については，生地を重ねて厚みを持たせ，より張りが出るようにし，ビーズ刺繍が際立つようにしている点，ビーズ刺繍が施された襟口が少し立ち上がり，横方向に広めに開きがある点，細かいシボが立ったシャリ感がある生地という点であるが，被告商品１もこれらの点について共通する形態を有している。
商品１にかかる３点の相違については，いずれも一見して識別できない微小な相違であり，原告商品１に比し手間もしくは費用を掛けない方向へ変更したものであるか，また被告会社の技術が未熟であるために原告商品全体を完全には再現できなかったために生じた相違にすぎない。よって，原告商品１と被告商品１は実質的に同一であるものである。ｂパールアイボリー色の被告商品１は，a   原告商品１（ベージュ色）と同一の色彩である点（甲１０１参照），ｂフォーマルな衣料品としてありふれた色である点，及びｃ単色である点で，ベージュ色の原告商品１から容易に着想可能な配色であり，むしろ被告商品１が原告商品１を模倣したものであることを裏付けるものである。
また，クラシックネイビー色の被告商品１は，a原告商品１（ブラック色）と同一の色彩である点（甲１０２参照），ｂフォーマルな衣料品としてありふれた色である点，及びｃ単色である点で，ブラック色の原告商品１から容易に着想可能な配色であり，上記被告商品１の存在は原告商品１との実質的同一性の認定を強める方向に働く存在である。以上より，原告商品１との実質的同一性が認められたブラック色の被告商品１に加えて，パールアイボリー色及びクラシックネイビー色の被告商品１についても，原告商品１と実質的に同一である。ｃ被告らは，原告商品１について，①ストレート・シルエット，②８分袖，③ワンピース，④襟口のビーズ刺繍（の存在），⑤袖口のビーズ刺繍（の存在）という点を挙げて，原告商品１の形態がありふれた形態である旨主張する。
しかし，「ありふれた形態」といえるためには，「商品全体の形態が同種の商品と比べて何の特徴もない」といえることが必要である（原告商品１の全ての特徴について一致する先行商品がなければならない）ところ，原告商品１と被告商品１において共通する形態が全て先行商品に表れているような場合でない限り，「ありふれた形態」とはいえない。被告らは，乙３７ないし乙４３までの計６点の衣服について，①ないし⑤の形態を全て兼ね備えていると主張するが，乙３７・乙３８の衣服はボディラインに密着したタイトシルエットであり，①ストレート・シルエットの要件を欠く。また，乙３９は，ウエストに絞りがある点で①ストレート・シルエットの要件を欠き，かつ袖の長さはヒップラインを越えている点で②８分袖の要件を欠く。乙４０ないし乙４３の衣服はそれぞれ裾に向けて徐々に広がっていくＡラインである点で①ストレート・シルエットとの要件を欠く。また乙４３の衣服は８分袖より袖が短い点で②８分袖との要件を欠く。
なお，乙１８については，原告商品１の販売開始前に存在した商品であるとの主張立証がないため，検討に値しない。
(ｲ)原告商品２及び被告商品２について
ａ原告商品２（ブラック）と被告商品２（クラシックネイビー）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品２記載のとおりであり，両者が相違するのは，ⅰレース素材のトップスが取り外せるか（⑧，⑧´），ⅱ背面ファスナーを下さなければレース素材トップスが左右に開かないか，首元パールボタンを起点に左右に開くか（⑨，⑨´），ⅲスカートのタックがインタックかアウトタックか（⑫，⑫´），ⅳつけ襟がついているか否か（⑯，⑯´）の４点にすぎない。


原告商品２及び被告商品２は，基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一である。特に，原告商品２の形態上の特徴は，トップスが花柄のリバーレース生地で作成された７分袖・クロップト丈の総レース素材であり，このレース素材のトップスの下にはスカート部分がセミタイトスカートとなっている膝丈のタンクドレスが重なっているという点であるが，被告商品２もこれらの各点について共通する形態を有している。商品２にかかる４点の相違のうち，ⅱ背面ファスナーを下ろさなければレース素材トップスが左右に開かないか，首元パールボタンを起点に左右に開くか，ⅲスカートのタックがインタックかアウトタックか，ⅳつけ襟がついているか，いないかの３点については，相違点とは評価しえないか，又は実質的同一性に影響を与えない微小な相違である。さらに，ⅳつけ襟がついているかどうかは，つけ襟が取り外し可能なものであることからすれば，被告商品２のつけ襟はドレスの付属物にすぎず，商品形態の比較は，あくまでドレス本体のみの形態を比較すれば足りる。
また，法において「商品の形態」とは，需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚により認識することができる商品の外部の形態等及びその形態に結合した模様等をいうところ，被告商品２について，トップスを取り外さずにいることは需要者による通常の用法に従った使用といえ，トップスを取り外さない状態は被告商品２の形態ということができる。したがって，トップスを取り外さない状態で実質的同一性があるとの判断に変わりはない。
以上のとおり，原告商品２と被告商品２とは実質的に同一であるものである。
ｂ原告商品２と被告商品２とでカラー展開が異なるとしても，まず，被告商品２のクラシックネイビー色は，オケージョンドレスとして一般的な色合いであり，その着想は極めて容易である。
また，ベージュ＆ブラック色の被告商品２は，ａ２種類の原告商品２（ベージュ色，ブラック色）の色彩を組み合わせた色彩である点（甲１０３参照），ｂフォーマルな衣料品としてありふれた色の組み合わせである点，ｄドレスとしてありふれた配色である点（甲１０４の１ないし８参照）からすると，ベージュ色及びブラック色の原告商品２から容易に着想可能な配色であり，当該色彩であることは被告商品２が原告商品２の模倣であることについて，何ら否定的な影響を与えるものではない。さらに，ピンク＆ネイビー色の被告商品２は，ａ２種類の原告商品１（ベージュ色，ブラック色）の色彩と類似する色彩を組み合わせた色彩である点（甲１０５参照），かつｄドレスとしてありふれた配色である点（甲１０６の１ないし５参照）から，ベージュ色及びブラック色の原告商品２から容易に着想可能な配色であり，当該色彩であることは被告商品２が原告商品２の模倣であることについて，何ら否定的な影響を与えるものではない。
以上より，原告商品２と実質的同一性が認められたクラシックネイビー色に加えて，ベージュ＆ブラック色及びピンク＆ネイビー色の被告商品２についても，原告商品２と実質的に同一であるといえる。ｃ被告らは，乙２１（枝番を含む。）に基づき，原告商品２が「ありふれた形態である」旨主張するが，当該各商品が原告商品２の販売開始前に存在した商品であるとの主張立証がなく，検討に値しない。
(ｳ)原告商品３及び被告商品３について
ａ原告商品３（ネイビー（２色））と被告商品３（ダークネイビー）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品３記載のとおりであり，基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一であって，両者が相違するのは，ⅰ縦ラッフルの有無（⑥，⑥´），ⅱ前面バストトップ上部分まで１，２段目のフラウンスがつながっているか，別布か（⑦，⑦´），ⅲ大きなフラウンスの段数（③，③´），ⅳ背面のフラウンスの有無の４点にすぎない。このように，商品３は基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一である。特に，原告商品３の形態上の特徴は，(ｲ)２色のフラウンスによるアシメントリーなティアードシルエットのドレスであり，(ﾛ)隣り合う生地は原則として違う色の布地が使用されているという点であるが，被告商品３もこれらの点について共通する形態を有している。商品３にかかる４点の相違については，いずれも前部１段目及び２段目のフラウンスを構成する生地の存否により生じたものである。そして，特徴的形態が利用されている場合には，微細な相違点があっても，かかる相違点が，原告商品に比し手間若しくは費用を掛けない方向へ変更したものであるか，又は婦人服という商品の性質上極めて容易な変更であるといえる場合には，両商品は実質的に同一であるといえる。この点，上記４点の相違点は，前部１段目及び２段目のフラウンスを構成する生地を単に取り除くという改変であって，原告商品３に比し手間若しくは費用を掛けない方向へ変更したものであり，かつ婦人服という商品の性質上極めて容易な変更であるといえる。以上からすれば，上記４点の微細な相違点が存しても，原告商品３と被告商品３は実質的に同一であることは明らかである。
ｂローズピンク色の被告商品３の色彩は，a   ベージュ（２色）色の原告商品３の色彩と同一又は極めて類似している点（甲１０７），かつeその配色は，原告商品３を基礎としたグラデーション配色という配色の基本的手法に則り容易に着想可能な配色である点で，ベージュ（２色）色の原告商品３と実質的に同一であり，当該色彩であることは被告商品３が原告商品３の模倣であることについての裏付けとなるものである。また，ラベンダーモーブ色の被告商品３は，e原告商品３（ベージュ（２色）色）及び同商品を模倣したローズピンク色の被告商品３を基礎として，同一トーン配色による配色の着想，及び当該商品のグラデーション配色という配色の着想は基本的手法に則ったものであり，容易に着想可能な配色である（甲１０８）ことから，当該色彩であることは被告商品３が原告商品３の模倣であることについて，何ら否定的な影響を与えるものではない。
以上より，ローズピンク色，ラベンダーモーブ色の被告商品３についても，原告商品３と実質的に同一であるといえる。
ｃ被告らは，乙２３に基づき，原告商品３が「ありふれた形態である」旨主張するが，当該各商品が原告商品３の販売開始前に存在した商品であるとの主張立証がないため，検討に値しない。
(ｴ)原告商品４及び被告商品４について
ａ原告商品４（ネイビー（２色））と被告商品４（ヘブンリーブルー）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品４記載のとおりであり，唯一，前面の小さなフラウンス１５枚が存在しないという相違を除き，基本的形態が一致し具体的形態も同一である。特に，原告商品４の形態上の特徴は，(ｲ)２色のフラウンスによるアシメントリーなティアードシルエットのドレスであり，(ﾛ)隣り合う生地は原則として違う色の布地が使用されているという点であるが，被告商品４もこれらの点について共通する形態を有している。


商品４にかかる相違は，小さなフラウンス１５枚の存否という１点のみであるが，特徴的形態が利用されている場合には，多少の相違点があってもなお実質的同一であるといえる。そして，上記の相違点は，小さなフラウンス１５枚を単に取り除くという改変にすぎず，その着想としても容易であり，原告商品４に比し手間若しくは費用を掛けない方向へ変更したものであり，かつ婦人服という商品の性質上極めて容易に変更できるものである。
よって，原告商品４と被告商品４とは実質的に同一である。ｂ被告商品４のカナリアイエローを構成する黄色と白，ブラッドオレンジを構成するオレンジと白，ヘブンリーブルーを構成する青と白は，アパレルにおける色彩として一般的な色合いであり，色遣いの着想は容易であり，また，バイカラーの色遣いを行うとの着想も極めて容易である。
また，カナリアイエロー色の被告商品４は，ａバイカラーのうち濃い色の布地についてはイエロー色の原告商品４と一致し（甲１０９），かつこれと薄い色の布地を組み合わせたバイカラーの配色は，ベージュ（２色）色の原告商品４やネイビー（２色）色の原告商品４と同様の同一色相におけるグラデーション配色であること，ｅグラデーション配色，同一トーン配色という配色の基本的手法に則り容易に着想可能な配色であることから，イエロー色，及び上記バイカラーの原告商品４と実質的に同一であって，当該色彩であることはカナリアイエロー色の被告商品４が原告商品４の模倣であることを裏付けるものであるといえる。
さらに，ブラッドオレンジ色の被告商品４は，ａバイカラーのうち濃い色の布地についてはレッド色の原告商品４と一致し（甲１１０），かつこれと薄い色の布地を組み合わせたバイカラーの配色は，ベージュ（２色）色の原告商品４やネイビー（２色）色の原告商品４と同様の同一色相におけるグラデーション配色であること，ｅグラデーション配色という配色の基本的手法に則り容易に着想可能な配色であることから，レッド色の原告商品４，及び上記バイカラーの原告商品４と実質的に同一であって，当該色彩であることはブラッドオレンジ色の被告商品４が原告商品４の模倣であることを裏付けるものであるといえる。
以上より，カナリアイエロー色，及びブラッドオレンジ色の被告商品４についても，原告商品４と実質的に同一であるといえる。ｃ被告らは，乙２３に基づき，原告商品４が「ありふれた形態である」旨主張するが，当該各商品が原告商品４の販売開始前に存在した商品であるとの主張立証がないため，検討に値しない。
(ｵ)原告商品５及び被告商品５について
ａ原告商品５（ナチュラル／ブラック）と被告商品５（アイボリー）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品５記載のとおりであり，両者が相違するのは，ⅰトップス，ボトムスのいずれも，側面視においても大きなビーズ刺繍が見えるか，小さなビーズ刺繍のみが見えるか（⑬，⑬´），及びⅱトップスが取り外し可能かどうか（⑰，⑰´），ⅲトップスの丈の長短（⑱，⑱´）の３点にすぎず，それ以外の点については，基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一である。
特に，原告商品５の形態上の特徴は，トップス裾とスカート裾がスカラップ裾となっており，各裾部分に大きな草花モチーフのビーズ刺繍があしらわれている点，当該ビーズ刺繍のデザインであるが，被告商品５もこれらの点について共通する形態を有している。
商品５にかかる上記３点の相違点は，そもそも相違点とはいえないか，同一性判断に影響する相違点とはいえないか，極めて容易な改変であって，同一性判断に影響を与えるものではない。
まず，ⅰ被告商品５の側面視における刺繍は，他の部分と比較し，小さくシンプルなものであるが，デザインを施した刺繍があるという印象を与える程度の大きさはあること，また小さな刺繍のデザインは，大きな刺繍の最も下部部分の刺繍デザインをそのまま引用したデザインとなっており，大きな刺繍との一体感があること，また小さな刺繍が施されている部分は，着用時には腕等で見えにくい部分であるといえる。一方で，被告商品５の側面の小さな刺繍への改変は，複雑で手間や費用もかかる大きな刺繍の上部部分の刺繍を割愛し製作の手間を省く改変であって，極めて容易である。そして，側面視における刺繍の相違は，着用時には腕等で見えない部分であることを併せ考えれば，需要者の受ける印象に影響を与えないものであり，かつ極めて容易な改変であって，原告商品５と被告商品５の形態は実質的に同一である。トップスが取り外し可能かどうかは，機能を付加したものにすぎず，被告商品５について，トップスを取り外さずにいることは需要者による通常の用法に従った使用といえるところ，トップスを取り外さない状態は被告商品５の形態ということができる。したがって，トップスを取り外さない状態で実質的同一性があるとの判断に変わりはない。
また，ⅲトップスの丈の長短に関し，被告らが差異を指摘するトップスのウエスト上部からスカラップ裾部分までは，花等のモチーフの大きなビーズ刺繍が施されているところ，トップスの丈の長さのわずかな差異は，大きなビーズ刺繍の強い印象に劣後するものであって，結果として微小な差異にとどまり，需要者の受ける印象に影響を及ぼすものではない。一方，トップスの丈を若干長くするという程度の改変は，婦人服という性質上極めて容易に行うことができるものであって，当該相違点は，同一性判断に影響を与えることはない。よって，原告商品５と被告商品５は実質的に同一である。ｂブラック色の被告商品５は，a   ナチュラル／ブラック色の原告商品５のうちスカート部分と同一の色彩である点（甲１１１），ｂフォーマルな衣料品としてありふれた色である点，及びｃ単色である点で，ナチュラル／ブラック色の原告商品５と実質的に同一であって，ブラック色の被告商品５の存在は原告商品５の模倣を裏付けているといえる。また，スモーキーブルー色の被告商品５は，aグリーン色の原告商品５と近似し，トーンが一致する色彩である点（甲１１２），ｃ単色である点，及びｅ同一トーンでの配色であり，配色手法として基本的な発想であるといえる点で，当該色彩は被告会社にとって容易に着想可能な配色である。そうするとスモーキーブルー色の被告商品５は，原告商品５との実質的同一性を強める方向に働く商品である。さらに，ピンクベージュ色の被告商品５は，ｃ単色であり，かつｅベージュ色の原告商品５やグリーン色の原告商品５を基礎として，同一トーン配色による配色の着想は基本的手法に則ったものであり，容易に着想可能な配色である（甲１１３参照）。そうすると，ピンクベージュ色の被告商品５は，原告商品５との実質的同一性を強める方向に働く商品となるものである。


以上より，ブラック色，スモーキーブルー色及びピンクベージュ色の被告商品５についても，原告商品５と実質的に同一であるといえる。ｃ被告らは，乙２４及び２５の商品の存在をもって原告商品５が「ありふれた形態である」旨主張する。しかし，「ありふれた形態」といえるためには，「商品全体の形態が同種の商品と比べて何の特徴もない」ことが必要であるところ，原告商品５と被告商品５の特徴的形態の一つは，スカラップ裾部分に付された草花をモチーフにしたビーズ刺繍のデザインであるが，乙２４及び２５の商品はいずれも同ビーズ刺繍のデザインと一致するビーズ刺繍ではないから，原告商品５は「ありふれた形態」にはあたらない。
(ｶ)原告商品６及び被告商品６について
ａ原告商品６（ベージュ／ピンク）と被告商品６（アンティークコーラル＆ベージュ）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品６記載のとおりであり，次の各点以外，基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一である。両者が相違するのは，ⅰ全体の丈の長さ（⑪，⑪´），ⅱネックレスがセットになっているか（⑳，⑳´），ⅲトップス前面縦方向にフラウンスがあるか（㉑，㉑´），ⅳ地模様の刺繍があるか（㉙，㉙´）の４点にすぎない。
そして，原告商品６の形態上の特徴は，トップスの表面にサテン地，裏地にスムースニット生地を使用している点，背中に大き目のギャザーが寄せられている点，ボトムス上部に大き目のビーズ刺繍があしらわれていること及びそのデザイン，表地の脇下部分の大きな開きから裏地のスムースニット生地という点であるが，被告商品６もこれらの点についてすべて同一の形態を有している。
商品６にかかる相違点のうち，ⅱネックレスがセットになっているか，ⅲトップス前面縦方向にフラウンスがあるか，ⅳ地模様の刺繍があるかという３点については，いずれも微小な相違であるか，原告商品６に比し手間や費用を掛けない方向へ変更したものか，又は被告会社の技術が未熟であるために原告商品全体を完全には再現できずに生じた相違にすぎない。
なお，ネックレスが取り外し可能なものであることからすれば，被告商品６はネックレスがドレスに付属した商品であるといえ，被告商品６にネックレスが付属していたとしても，商品形態の比較は，あくまでドレス本体のみの形態を比較すれば足りる。
ⅰ全体の丈の長さが異なるとの相違点については，裏地がスムースニット生地という伸縮性に優れた素材であり，商品６は腰回りでフィットすることを考え合わせると，着用時にはその差はほぼ認識できない程度であり，ごく微小な差異にすぎない。
よって，原告商品６と被告商品６とは実質的に同一である。ｂ被告商品６のピーコックグリーン＆ベージュ，モカ＆ブルーは，原告商品６にも使われた色合いであるか，又はアパレルとして一般的な色合いであり，カラー展開として当該色を採用する着想は極めて容易である。
ピーコックグリーン＆ベージュ色の被告商品６については，ａトップスの色が原告商品６（ピーコックグリーン/ブラック色，及びレッドブラウン／ベージュ色）と類似又は同一トーンで近似の色相であって（甲１１４，９８），ｄボトムスの配色がトップスの色との関係で一般的にありふれた配色である（甲１１５）ことからすると，被告会社は，その色彩について，原告商品６に基づき，容易に着想することができたといえる。
したがって，ピーコックグリーン＆ベージュ色の被告商品６は，何ら原告商品６と被告商品６の実質的同一性につき否定的な影響を与えるものではない。
また，モカ＆ブルー色の被告商品６については，ａトップスの色が原告商品６（ピーコックグリーン/ブラック色，及びレッドブラウン／ベージュ色）及びこれと極めて類似するピーコックグリーン＆ベージュ色の被告商品６と同一トーンであって，ｄトップスの色とボトムスの配色が一般的にありふれた配色であるといえる（甲１１６参照）（枝番を含む。）ことからすると，被告らは，その色彩について，原告商品６に基づき容易に着想できたものである。
したがって，モカ＆ブルー色の被告商品６は，何ら原告商品６と被告商品６の実質的同一性につき否定的な影響を与えるものではない。以上より，ピーコックグリーン＆ベージュ色，モカ＆ブルー色の被告商品６についても，原告商品６と実質的に同一であるといえる。
(ｷ)原告商品７及び被告商品７について
ａ原告商品７（ブラック）と被告商品７（ノーブルブラック）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品７記載のとおりであり，基本的形態が一致し具体的形態もほぼ同一である。
両者が相違するのは，ⅰ背面にレース生地が配置されているか（⑨，⑨´），ⅱフラウンスの長さ（⑩，⑩´），ⅲ背面フラウンスのフリルの入り方（⑪，⑪´），ⅳレース生地の密度（⑫，⑫´），ⅴ肩口のレース脇に黒色部分が存在するか否か（⑬，⑬´），ⅵテーパードの度合い（⑳，⑳´）の６点のみである。
そして，原告商品７の形態上の特徴は，首元からバストトップ切り替え位置までレース素材が使用され，レース素材のすぐ下に大き目のフラウンスが配置されていること，そのフラウンスはフリルを形成しながら背面まで連続して続き，かつ背面にいくに従ってフラウンスの幅が徐々に広くなり，背面まで斜めにつながっているという点であるが，被告商品７もこれらの点について共通する形態を有している。商品７にかかる６点の相違については，いずれの相違も微小な相違であるか，原告商品７に比し手間や費用を掛けない方向へ変更したものか，被告会社の技術が未熟であるために原告商品全体を完全には再現できなかったものであるか，婦人服という性質上極めて容易に変更できるものである。
まず，ⅰ原告商品７は背面上部にレース生地が配置されているが，被告商品７については背面上部に透け感がある生地が配置されているという相違点については，被告商品７の生地もレースとほぼ同様に下の肌が透けて見えるから，需要者の受ける印象に影響はない。仮に，上記のわずかな相違点があるとしても，レース生地を単なる透け感がある生地へ変更するとの改変は，原告商品７に比し手間もしくは費用を掛けない方向であり，かつ婦人服という性質上極めて容易に変更できるものであるから，同相違点が同一性判断に与える影響はない。
ⅱ被告商品７のフラウンスの丈は原告商品７より長いという相違点については，被告商品７のフラウンスにおいて，原告商品７のフラウンスの長さを一律に若干長くするという改変を施したにすぎず，同改変によって，前面・背面における需要者に与える印象を変えるものではなく，かつ，婦人服の性質上，同変更が極めて容易であることからすると，当該相違点は，同一性判断には影響を与えない。


ⅲ被告商品７は原告商品７に比し，背面フラウンスのフリルがほとんど形成されていないという相違は，フリルを形成するという製作の手間を省き，また生地の使用を少なくする変更であって，原告商品７に比し手間もしくは費用を掛けない方向へ変更したものである。そして，背面に大きなフラウンスが存在するという大きな特徴の下では，フリルが形成されているか否かの差は需要者の受ける印象に影響を与えるものではない。
ⅳ被告商品７は原告商品７に比し，レースの密度が低いという相違については，より価格の安いレースに変更したものであり，原告商品７に比し費用を掛けない方向へ変更したものである。また，商品７のレースはいずれも花をモチーフにしたレースであるところ，花柄のレースという大きな共通点の下では，密度の差は需要者の受ける印象にさしたる影響を与えないと考えられる。
ⅴ被告商品７は原告商品７に比し，肩口のレース脇に黒色部分が形成されていないという相違は，レース脇の黒色部分を形成するという製作の手間を省き，また構成をより簡単にする変更であって，原告商品７に比し手間もしくは費用を掛けない方向へ変更したものである。また，婦人服の特性上，より構成を単純化する黒色部分の削除は容易に行いうる変更であり，かつ当該黒色部分の形成は，高い縫製技術が必要とされるところ，被告会社の技術が未熟であるために原告商品全体を完全には再現できなかったものである可能性もある。
花柄モチーフのレースが大きく配置されているという大きな特徴の下では，その両脇に黒色部分があるか否かの差は，需要者の受ける印象にさしたる影響を与えないと考えられる。
ⅵ被告商品７はテーパードの度合いがより大きく，原告商品７はより小さいという相違点があるが，いずれもテーパードというシルエットは同一であり，単にその度合いがわずかに異なるという状況にとどまり，このテーパードの度合いの差異は需要者の受ける印象に影響を与えない些細な差異であるといえる。
よって，原告商品７と被告商品７とは実質的に同一である。ｂロイヤルベージュ色の被告商品７は，その色彩が，a   ナチュラル／ブラック色の原告商品７のトップス部分の色彩と同一の色彩である点（甲１１７），ｂフォーマルな衣料品としてありふれた色である点，及びｃ単色である点で，被告会社が，その色彩について，容易に着想することができたといえる。したがって，ロイヤルベージュ色の被告商品７は，ナチュラル／ブラック色の原告商品７と実質的に同一であって，原告商品７の模倣であることをより強めるものである。
また，クラシックネイビー色の被告商品７は，aブラック色の原告商品７と類似する色彩であり（甲１１８），ｂフォーマルな衣料品としてありふれた色であり，ｃ単色であることから，被告会社が，その色彩について，容易に着想することができたといえる。したがって，クラシックネイビー色の被告商品７は，ブラック色の原告商品７と実質的に同一であって，クラシックネイビー色の被告商品７はブラック色の原告商品７の模倣性を裏付ける商品であるといえる。
さらに，ベージュ＆ブラック色の被告商品７については，ａナチュラル/ブラック色の原告商品７の色彩と同一であって（甲１１９），ベージュ＆ブラック色の被告商品７はナチュラル/ブラック色の原告商品７の模倣であることを裏付ける商品であるといえる。
以上より，ロイヤルベージュ色，クラシックネイビー色及びベージュ＆ブラック色の被告商品７についても，原告商品７と実質的に同一であるといえる。
ｃ被告らは，乙２６及び２８（枝番を含む。）の商品が存在することをもって原告商品７が「ありふれた形態である」旨主張するが，「ありふれた形態」といえるためには，「商品全体の形態が同種の商品と比べて何の特徴もない」といえることが必要である。しかし，原告商品７と被告商品７の特徴的形態である，首元からバストトップ切り替え位置までレース素材が使用され，レース素材のすぐ下に大き目のフラウンスが配置され，そのフラウンスはフリルを形成しながら背面まで連続して続き，かつ背面にいくに従ってフラウンスの幅が徐々に広くなり，背面まで斜めにつながっているという点は，乙２６及び２８（枝番を含む。）の商品はいずれも備えていない。したがって，原告商品７は「ありふれた形態」にはあたらない。
なお，被告は，乙２９（枝番を含む。）も「ありふれた形態」の根拠として挙げるが，当該各商品が原告商品７の販売開始前に存在した商品であるとの主張立証がないため，検討に値しない。
(ｸ)原告商品８及び被告商品８について
ａ原告商品８（パープル／ベージュ）と被告商品８（グレー）の形態は，別紙「対比一覧表」の商品８記載のとおりであり，次の各点以外，基本的形態が一致し，具体的形態もほぼ同一である。両者の相違点は，ⅰ背面腰部にベルトが施されているか否か（⑨，⑨´），ⅱベルト部分の装飾の幅（⑩，⑩´），ⅲ素材（㉓，㉓´）の３点にすぎない。原告商品８の形態上の特徴は，表地にシルクジョーゼット生地，下地に光沢のあるサテン地を合わせ，背中心部分を左右に開くようにしその開いた部分から下地の光沢あるサテン地がのぞくようなデザインになっている点であるが，被告商品８もこれらの点についてすべて共通する形態を有している。
商品８にかかる３点の相違点のうち，ⅰベルトが施されている位置にかかる主張については，前面腰部に施したベルト装飾を背面腰部に同じように施すという改変は，婦人服という特性上，極めて容易な変更であって，実質的同一性の判断に影響を与えない。
ⅱベルト装飾の幅についての相違は，複雑なベルト装飾をより簡易かつ範囲が狭いデザインに変更するという改変にすぎず，原告商品８に比し手間もしくは費用を掛けない方向へ変更したものであり，また被告会社の技術が未熟であるために原告商品全体を完全には再現できなかった可能性があり，いずれにせよ婦人服という性質上極めて容易に変更できるものであった。
ⅲ原告商品８の素材はシルクであるのに対し，被告商品８の素材はポリエステルであるという相違点であるが，一般にポリエステルは安価にシルクに代替する素材として使用されており，素材がシルクか素材がポリエステルかにより直接的に需要者に異なる印象を与えることはない。よって，原告商品８と被告商品８とは，実質的に同一である。ｂ被告商品８の各色は，特にアパレルとして一般的な色合いであり，色遣いについて容易に着想でき，またバイカラーを単色に変更することも容易に着想し得るものであるから，カラー展開が異なるとしても実質的同一性が否定されるものではない。
ｃ原告商品８については，先行商品が存在することが判明し，その販売開始日は少なくとも２年以上前である。先行商品が原告商品８と実質的に同一である場合には，被告らが原告商品８の「ありふれた形態」である旨の証拠として提出した一連の証拠をもってしても，原告商品８が「ありふれた形態」であったとはいえない。      以上
（別紙）商品形態の具体的比較（被告らの主張）
(ｱ)原告商品１及び被告商品１について


ａ原告商品１（ブラック）と被告商品１（ノーブルブラック）には，少なくとも，①襟を留める部分がファスナーかフックか，②ショルダーラインがドロップショルダーか，ハイショルダーか，③襟口と袖口のビーズ刺繍の幅，④襟口及び袖口のビーズ刺繍の周方向の配置間隔といった相違点がある。
まず，相違点①は，その着脱に関わる形態であるため，需要者が注目する形態であり，当該差異によって異なる形態的効果が生じるものであるから，かかる相違点は些細なものとはいえない。また，相違点②につき，ドロップショルダーの場合は，肩先が落ちたようになって，カジュアルな雰囲気になるのに対し，ハイショルダーの場合はそのような雰囲気を有しない点で，印象は大きく異なる。さらに，原告商品１と被告商品１については，③襟口と袖口のビーズ刺繍の幅に関し，(ｲ)原告商品１の襟口のビーズ刺繍の幅は約５ｃｍで，ビーズの列が９列あるのに対し，被告商品１の襟口のビーズ刺繍の幅は約４．３ｃｍで，ビーズの列は７列しかない点，(ﾛ)原告商品１の袖口のビーズ刺繍の幅は約５ｃｍで，ビーズの列が９列あるのに対し，被告商品１の袖口のビーズ刺繍の幅は約３．５ｃｍで，ビーズの列は７列しかない点において，それぞれ相違する。
さらに，④襟口及び袖口のビーズ刺繍の周方向の配置間隔については，原告商品１はビーズ同士がほぼ隙間なく配置されているのに対し，被告商品１はビーズ同士の間に広めの間隔を設けて配置されているという点で相違する（乙５５）。
このように，原告商品１と被告商品１には，ビーズ部分の幅及び密度に大きな相違が存在し，その輝き，ゴージャス感及び華やかさという点で大きな差異が生じている。また，襟元及び袖口にビーズ刺繍を施す商品形態は，後記ｃのとおり，ありふれたものであるところ，ビーズ刺繍の施し方が同一でない商品について，実質的同一性を認めることはできない。
さらに，原告が共通点であると主張する点のうち，⑧「ビーズ刺繍には，パール，ストーン，ラインストーン，ビーズが一定のパターンで配置されており」及び⑨「当該パール，ストーン，ラインストーン，ビーズの形状が被告商品１と一致」については，配列パターンが異なっており，そもそも共通点ではなく相違点である。また，④「襟口・袖口のビーズ刺繍が施されている幅で生地を重ねて厚みを持たせ」との点は，証拠上確認できない形態である（いずれにしても，襟口・袖口の生地の厚みは需要者が着目する形態ではない。）。⑬「細かいシボが立つ，シャリ感」についても，証拠上一切表れていない。さらに，⑦「袖口と襟口に４～５ｃｍ幅の幅広ビーズ刺繍が施されている」点については，原告商品１（ブラック）と被告商品１（ブラック）のビーズ刺繍の幅は異なる上，被告商品１（ブラック）の袖口のビーズ刺繍の幅は約３．５ｃｍであるから，その共通点はせいぜい襟口にビーズ刺繍が施されていること，及び袖口にビーズ刺繍が施されていることの２点にすぎない。ｂ原告は，原告商品１（ベージュ）と被告商品１（パールアイボリー）の形態，及び原告商品１（ブラック）と被告商品１（クラシックネイビー）の形態に係る立証責任を果たしていない。
この点を措くとしても，原告商品１（ベージュ）と被告商品１（パールアイボリー）の形態には，原告商品１（ベージュ）は白みがかった明るいベージュであるのに対して，被告商品１（パールアイボリー）は黄みがかった暗めのベージュであるとの相違点がある。
また，原告商品１（ブラック）と被告商品１（クラシックネイビー）についても，少なくとも被告商品１の「クラシックネイビー」は，原告商品１には存在しない色彩であるところ，ネイビーはブラックよりも青味がかった色であり，ブラックよりも華やかになる点で全体的印象が異なり，需要者に与える印象を大きく左右する。したがって，当該相違点は実質的同一性の判断において重視されるべきである。ｃ原告が原告商品１の特徴であると主張する５つの点を備えた形態は，既に存在するありふれたものであった。具体的には，①「ストレートシルエット」は，乙１９の４，１９の６，１９の７，３７～４３，４４，４６，４８に，②「８分袖」は，乙１９の２，３７～４３，４６，４７，４９，５２，５３に，③「ワンピース」は，乙１９の１ないし３，１９の５ないし７，３７～４３，４４～５１，５４に，④「襟口のビーズ刺繍」は，乙１９の１ないし７，３７～４３，４４～５４に，⑤「袖口のビーズ刺繍」は，乙１９の２及び３，３７～５３に掲載されており，いずれも原告が原告商品１の販売開始日であると主張する平成２４年７月１９日以前でもありふれた形態であった。さらに，上記①ないし⑤を備える先行商品が更に発見された（乙７４）ほか，⑥「パール，ストーン，ラインストーン，ビーズ」による刺繍にかかる形態についても，先行商品にみられる形態である（乙７５～７７）。
以上のような，ありふれた非創作的形態が共通することをもって，実質的同一性を肯定することはできない。
さらに，「細めのストレート・シルエット」であることにつき乙１９の４，１９の６，３９ないし４１，４３，４４，４７，７４，「襟口については少し立ち上がるようになっている」ことにつき乙１９の１，１９の５，３９，４０，４３，４６，４７，５０，５２，５４，９９の３，「襟口について横方向に広めに開きがある」ことにつき乙１９の３，１９の６及び７，３７，３８，４５，４９，５３，７４ないし７７に，それぞれ掲載されており，いずれもありふれた形態である。
(ｲ)原告商品２及び被告商品２について
ａ原告商品２（ブラック）と被告商品２（クラシックネイビー）には，少なくとも，①襟なしのラウンドネックであり，かつレース素材のトップスと膝丈のタンクドレスを合わせた形態のみを有するのか，それとも襟ありラウンドネックの形態，タンクドレスにレースの襟のみを付けた形態，及びタンクドレスのみといった形態をも有するか否かという点，②背中側において，ファスナーを下ろすことによらなければレース素材のトップスが左右に開かないのか，ファスナーを下ろさずとも，首元のパールボタンを起点にして左右に開くかのかどうかという点，③スカート前面におけるタックの取り方，④ウエスト，腰，及び裾にかけてのシルエット，⑤ネックの開き具合といった相違点が存在する。
まず，被告商品２は，襟及びレース素材のトップスを「必要に応じて」取り外すことができ，これによって，ａ「襟あり・トップスあり」，ｂ「襟なし・トップスあり」，ｃ「襟あり・トップスなし」，ｄ「襟なし・トップスなし」という４通りの商品形態を有するものであるのに対し，原告商品２は，「ｂ」の形態しか有しないという相違点がある（相違点①）。


そして，特に被告商品２の「ｃ」及び「ｄ」の形態は，少なくともレーストップスの有無（袖の有無）という点で原告商品２の形態とは大きく異なっている（相違点①）。
なお，被告商品２のつけ襟は，その取付け態様からして，被告商品２のドレス本体と一体化した「商品」ということができ，つけ襟を単なる付属物にすぎないとはいえない。また，独立して商取引の対象となり得ない商品形態の一部分の模倣について法２条１項３号による保護が否定されていることに鑑みると，被告商品についてもその形態の一部を取り出して実質的同一性を判断すべきではない。
また，被告商品２の「ａ」の形態については，被告商品２には丸襟がついていることによりクラシカルな印象となっているのに対し，原告商品２にはこれがなく，襟元がすっきりとしたシャープな印象となっている点で大きく異なっている（相違点①）。
さらに，被告商品２の「ｂ」と原告商品２の形態については，少なくともスカートにおけるタックの取り方等に起因する，ウエスト，腰及び裾にかけてのシルエットにおいて大きな相違が存在する（相違点③，④）。すなわち，原告商品２は，ウエストで大きく窄まり，その後腰付近へ向かって直線状に広がり，その後裾に向かって直線状に窄まる典型的なコクーンシルエットとなっているのに対し（当該窄まりを出すためにインタックが用いられている。），被告商品２は，ウエストでの絞りが弱く，その後腰へ向かっての広がりもやわらかな曲線状となっており，裾に向かってほとんど絞られていないふんわりとした形態となっている（当該ふんわり感を出すために，アウトタックが用いられている。）。これによって，原告商品２はメリハリのあるシャープな印象となっているのに対し，被告商品２はふんわりとしたやわらかい印象となっているといった大きな形態的差異が生じている。また，原告商品２のトップスは，背中側のファスナーを下ろすことによらなければ，左右に分かれない。これに対して，被告商品２の「ａ」及び「ｂ」の形態におけるトップスは，ファスナーを下ろさなくとも，着用時においてトップスの背面が襟元のパールボタンを起点にして左右に大きく開くものである。これによって，原告商品２はウエスト部分でレーストップスがウエストに向かって絞られきちんと感のある引き締まった印象を与えるものであるのに対して，被告商品２は，レーストップスが広がり，ラフでゆとりのある印象を与えるものであって，両商品の背面から見た印象は全く異なっている。以上からすると，原告商品２と被告商品２に実質的同一性は認められない。
さらに，原告が共通点であると主張する点のうち，⑦「レースの柄も類似」については，そもそも原被告商品２のレースの模様が証拠上認識できず，比較困難なものであるうえ，両者の模様は全く異なる。⑮「ネックの開き具合もほぼ一致」については，ネックラインの開き具合が異なっており，そもそも相違点である（乙１０３）。また，⑬「背面スカート部分についてはダーツが２か所入っている」との点は，証拠上確認できないものである（いずれにしても，背面スカート部分のダーツは需要者が着目する形態ではない。）。ｂ原告は，原告商品２（ベージュ）と被告商品２（ベージュ＆ブラック）の形態，及び原告商品２（ベージュ）と被告商品２（ピンク＆ネイビー）の形態に係る立証責任を果たしていない。
この点を措くとしても，原告商品２は，全体が１色から成る単色デザインであるが，被告商品２のうち「ベージュ＆ブラック」及び「ピンク＆ネイビー」はワンピースが濃い色であるのに対し，トップスが薄い色から成っており，上下で色が異なる配色デザインである。そして，配色デザインであるか，単色デザインであるかは，需要者に与える印象を大きく左右する。
また，原告商品２（ベージュ）はピンク味及び白味を帯びたややくすんだベージュ色であるのに対して，被告商品２（ベージュ＆ブラック）の上半身は黄色がかったキャメル色に近いベージュ色である点において相違する（甲１０３）。さらに，原告商品２は単色の製品であるところ，そもそも単色の原告商品（ベージュ）及び原告商品（ブラック）組み合わせるという発想自体容易なものではない。
また，原告商品２（ベージュ）はピンク味及び白味を帯びたややくすんだベージュ色であるのに対して，被告商品２（ピンク＆ネイビー）の上半身は黄色がかったサーモンピンク色である点で相違するほか，上半身をサーモンピンク色とすることで，下半身の青味を帯びたネイビー色とのコントラストが印象的な色彩を呈している。
さらに，被告商品２のうち「クラシックネイビー」は単色デザインであるが，ネイビーはブラックよりも青味がかった色であり，ブラックよりも華やかになる点で全体的印象が異なるものであって，需要者に与える印象を大きく左右する。
ｃ原告商品２の特徴のうち，①無地の膝丈のタンクドレスに，②７分袖・クロトップト丈のレース素材のトップスの，両要素を備える商品は，被告会社以外にも多数のメーカーから販売されているありふれたものであって（乙２１の１ないし３），創作的なものではない。さらに，③膝丈のタンクドレスに７分袖，及びクロップト丈のレース素材のトップスを合わせた構成，④花柄のリバーレース生地で作成された７分袖・クロップト丈の総レースのトップスで，⑤身頃下部分，袖ともに切りっぱなしのデザインである，⑥レース部分はワンピースと重ねているだけで，ワンピースと身頃部分は離れている，⑩膝丈のセミタイトスカート，⑪ワンピース前面スカート部分に，タックが２か所，⑭襟なしのラウンドネックライン，⑰「トップスはレース生地」についても，いずれも先行商品にありふれた形態である。特に，乙１０４の１に掲載された商品の形態は，キャミソールドレスであること，５分袖程度のレーストップスであること及び色彩を除き，全ての形態において原告商品２と共通している。
そのため，当該商品との関係で，原告商品２の形態において創作的な部分は，レーストップスが７分袖であること及びレーストップスの下タンクドレスが重ねられていることであるが，これらは，それぞれありふれた形態である一方で，原告商品２及び被告商品２の間には，前記のとおり，多数の需要者が着目する相違点が存在する。したがって，かかるありふれた非創作的形態のみが共通することをもっては，実質的同一性を肯定することはできない。
(ｳ)原告商品３及び被告商品３について
ａ原告商品３（ネイビー（２色））と被告商品３（ダークネイビー）には，少なくとも，①２色生地の切り替えしの起点，②最前面のフラウンスの長さ及びフリルの有無，③左右のフラウンスの背面視における縫い合わせの有無，④２色の斜めアシンメトリーなフラウンスによるバスト下からドレス裾までのティアードシルエットという形状の有無といった相違点が存在する。


原告商品３は，ａ「襟元から左側に紺」，ｂ「右側に黒」，ｃ「右側に紺」，ｄ「左側に黒のフラウンス」が形成されているのに対し，被告商品３は，ｅ「胸元で横一直線の線が入り」，ｆ「当該線から下において右側に紺」，ｇ「左側に黒の順でフラウンス」が形成されている（左右方向に１つずつだけ附属的にフラウンスが設けられているにすぎない。相違点①及び④）。
これにより，原告商品３は，上から下にかけてフラウンスの襞が重なったしなやかな印象を与えるのに対し，被告商品３は，上下に分かれた引き締まった印象を与えており，同印象の差異は，被告商品３のうちローズピンクとラベンダーモーブの色においてより明確である。また，原告商品３の最前面のフラウンスは「ａ」（左側の長い紺色のもの）であって，右端にはフリルを備えるのに対し，被告商品３の最前面のフラウンスは「ｆ」（右側の短い紺色のもの）であって，フリルを備えないという相違点も存在する（相違点②）。これも，前記印象の差異に大きく影響している。
なお，原告商品３と被告商品３とでは，ティアードシルエットに大きな相違が存在することから，これを「斜めアシンメトリーなフラウンスによる・・・ティアードシルエット」等と抽象化することによって共通点とすることはできない。
また，被告商品３は，背面視においてフラウンスがなく，全体として一枚状であるのに対し，原告商品３は，左右のフラウンスが背面視において縫い合わされておらず，真中部分で左右に分かれるトップスがワンピースにかぶさったような形態になっている（相違点③）。また，被告商品３は，背面視を中心部付近において縦横に略直線で区切られ，左上及び右下が紺色，右上及び左下が黒色であるのに対し，原告商品３は，背面視を中心部付近において縦に略直線で区切られているが，横方向は略直線で区切られていない（相違点③）。これにより，被告商品３はくっきりとした市松模様状であるのに対し，原告商品３は，ぼんやりとした配色である印象を与える。以上により，原告商品３と被告商品３に実質的同一性が認められないことは明らかである。
なお，原告が共通点であると主張する点のうち，⑧「前面バストトップ下２枚のフラウンス（３段目と４段目のフラウンス）の生地が前面から背面まで続き，背中心で縫い合わされ」については，被告商品３（ダークネイビー）において，小さなフラウンス等により構成された花模様（以下「花モチーフ」という。）以外には左右１枚ずつのフラウンスしか存在せず，「３段目と４段目のフラウンス」は存在しない。被告商品３（ダークネイビー）では，１段目と２段目のフラウンスが側面視において一度終了し，そこから背面に向かって別の生地が縫い合わされており，当該別の生地同士が更に背中心で縫い合わされている（乙５７）。また，⑩「前面バストトップ下２枚のフラウンス（３段目と４段目のフラウンス）の生地及びその上部に配置された生地が，背中心及びハイウエスト部分で生地が４分割されており，当該分割に応じて２色の生地が配置されている」についても，被告商品３（ダークネイビー）では，「３段目と４段目のフラウンス」は存在せず，１段目と２段目のフラウンスも，その上部に配置された生地も，一度側面において終了し，そこから背面に向かって別の生地が縫い合わされている。
ｂ原告は，原告商品３（ベージュ（２色））と被告商品３（ローズピンク）の形態，及び原告商品３（ベージュ（２色））と被告商品３（ラベンダーモーブ）の形態に係る立証責任を果たしていない。この点を措くとしても，少なくとも被告商品３の「ラベンダーモーブ」は，原告商品３には存在しない色彩であるし，被告商品３の「ローズピンク」についてはピンクとグレーの配色によるものであって（甲８８），ピンクベージュとホワイトの配色である原告商品３の「ベージュ」（甲８１）と色彩においても相違する。そして，需要者は色彩に着目するものであるところ，被告商品３の「ラベンダーモーブ」は，ラベンダー色とグレーの配色によってくすんだ印象を与えているのに対し，原告商品３にはこのような印象の商品は存在しない。また，被告商品３の「ローズピンク」は，ピンクとグレーの配色によってピンクによる華やかさとグレーによる落ち着いた印象が共存している印象を与えるのに対し，原告商品３の「ベージュ」は，ピンクベージュと白という華やかな配色によって華やかで可愛い印象を与えており，両者の印象は全く異なる。これらの配色の相違は，需要者に与える印象を大きく左右し，当該相違点は実質的同一性の判断において重視されるべきである。なお，原告商品３の販売開始日より前である平成２３年１１月２日時点において，同商品の基本的形態及び具体的形態の多くの点において共通する先行商品（乙７８の１，２）が発見されたため，かかる先行商品において既に創作されていた形態の共通性を重視して実質的同一性を認めることはできない。
以上のとおり，原告商品３と被告商品３においては，需要者に影響を与える形態上の相違点があるから，実質的同一性は認められない。ｃ原告商品３の特徴のうち，①薄手の生地のミニ丈のタンクドレスをベースとし，②２色の生地の端を縫いつけ，③花びらとして形作った大型の花モチーフ，④２色の斜めアシンメトリーなフラウンスによるバスト下からドレス裾までのティアードシルエットという形状を組み合わせた構成の，全ての要素を備えた形態は，既に存在するありふれたものであり（乙２３），創作的なものではない。
さらに，⑤前面下部に配置された小さめのフラウンスは，全体のティアードシルエットの一部を構成するほか，フラウンス１枚１枚を花びらに見立てた「花モチーフ」を形成している，⑨裾を丸くカーブさせている点，⑫薄手の素材の生地である点についても，それぞれ乙３６，７８の２，１０６の１０などに掲載されており，ありふれた形態である。
そのため，原告商品３（ネイビー（２色））において創作的な形態は，ティアードシルエットにおけるフラウンスの形態やその組合せ方，及びこれらから続いて形成される背面視の形状であるところ，原告商品３と被告商品３とはかかる点において大きく相違するから，かかるありふれた非創作的形態のみが共通することをもって実質的同一性を肯定することはできない。
(ｴ)原告商品４及び被告商品４について
ａ原告商品４（ネイビー（２色））と被告商品４（ヘブンリーブルー）には，少なくとも，①花びらとして形作った大型の花モチーフの有無，②右側のフラウンスの形状，③配色におけるコントラストの強さといった相違点が存在する。
まず，原告商品４と被告商品４は，少なくとも花びらとして形作った大型の花モチーフがあるか否かにおいて相違点が存在する。当該形態が特に特徴的かつ重要な部分であることは，原告自身が主張するところであり，同相違点は全体の印象を左右するため，実質的同一性判断に与える影響が大きい。


また，被告商品４は，右側の水色のフラウンスが大きなフリルを描いて広がりを見せているが，原告商品１における右側のフラウンスは，下方向に沿って落ちているのみである（相違点②，乙５８）。さらに，被告商品４の「ヘブンリーブルー」は，明るい青色とグレーがかった白色の配色によるものであるのに対し（甲８８），原告商品４の「ブルー」は暗い青色と黒の配色によるものである。このように，被告商品４は，「水色×白」といった異なる系統の色で配色されているため強いコントラストを発揮しており，そのフラウンスの形状がはっきりと視認できるが，原告商品４は「紺×黒」という同系色の色で配色がなされているためコントラストが弱く，被告商品４に比べるとフラウンスの形状が明確に視認できない（相違点③）。
このような差異によって，被告商品４は需要者に華やかな印象を与えるのに対し，原告商品４は落ち着いた印象を与えるものである。以上のとおり，かかる相違点は重大なものであり，原告商品４と被告商品４とには実質的同一性が認められない。
さらに，「ティアードシルエット」とは「幅の広いひだ飾りを何段にも重ねたシルエット」を意味するところ，ひだが２段しか重ねられていない被告商品４（ヘブンリーブルー）はティアードシルエットではなく，この点は共通点ではない。また，⑥「前面左上に縦ラッフルがある」については，縦ラッフルの形状に大きな相違があり，共通点ではない。ｂ原告は，原告商品４（イエロー）と被告商品４（カナリアイエロー）の形態，及び原告商品４（レッド）と被告商品４（ブラッドオレンジ）の形態に係る立証責任を果たしていない。
この点を措くとしても，被告商品４の「カナリアイエロー」については，黄色とグレーがかった白色の配色によるものであるのに対し（甲８８），原告商品４の「イエロー」は黄色単色である。被告商品４の「ブラッドオレンジ」についても，オレンジ色とグレーがかった白色の配色によるものであるのに対し（甲８８），原告商品４の「レッド」は赤色の単色である。このように，原告商品４と被告商品４は，色彩においても相違する。そして，需要者は色彩に着目するものであるところ，被告商品４は全て鮮やかな色とグレーがかった白色の配色によって，メリハリのある華やかな印象を与えるのに対し，原告商品４は単色か，又は暗い色同士の配色によるものであって，被告商品４に比して全体として統一感のある印象を与えるものである。これらの配色の相違は，需要者に与える印象を大きく左右しており，当該相違点は実質的同一性の判断において重視されるべきである。
ｃ原告商品４の特徴のうち，①薄手の生地のミニ丈のタンクドレスをベースとし，②２色の生地の端を縫いつけ，③２色の斜めアシンメトリーなフラウンスによるバスト下からドレス裾までのティアードシルエットという形状を組み合わせた構成の，全ての要素を備えた形態は既に存在するありふれたものであり（乙２３），創作的なものでないことは明らかである。
さらに，①２色のフラウンス，②薄手の生地のミニ丈タンクドレス，③ミニ丈のタンクドレスをベース，④２色の生地による大きな４段のフラウンスを斜めアシンメントリーに配置し，⑦１段目のフラウンスを形成する布地及び２段のフラウンスを形成する布地がバストトップまでつながっている，⑨裾を丸くカーブさせている点，⑫薄手の素材の生地である点は，乙３６，７８の２，１０６の１０，１０８の５に掲載されており，ありふれた形態である。
そうすると，原告商品４において創作的な形態は，⑧前面バストトップ下２枚のフラウンス（３段目と４段目のフラウンス）の生地が前面から背面まで続き，背中心で縫い合わされ，⑩前面バストトップ下２枚のフラウンス（３段目と４段目のフラウンス）の生地及びその上部に配置された生地が，背中心及びハイウエスト部分で生地が４分割されており，当該分割に応じて２色の生地が配置されている，⑬２色が配色されており，隣り合う生地は原則として違う色が使用されている点にすぎないが，いずれも前述の相違点を乗り越えるほどのものではない。
(ｵ)原告商品５及び被告商品５について
ａ原告商品５（ナチュラル／ブラック）と被告商品５（アイボリー）には，少なくとも①トップススカラップ裾部分のビーズ刺繍における，花弁の縁取りのビーズの色及び刺繍色，②ボトムススカラップ裾部分のビーズ刺繍における，花弁の縁取りのビーズの色及び刺繍色，③トップスとタンクドレスを合わせた形態のみを有するのか，それともタンクドレスのみという形態をも有するか否かという点，④トップススカラップ裾部分及びボトムススカラップ裾部分の側面視におけるビーズ刺繍，⑤ウエストとスカート部分のシルエット，⑥トップスの長さ，⑦配色，⑧生地の風合いにおける相違点が存在する。まず，上記相違点①及び②が，形態的効果に与える影響は大きい。すなわち，かかる部分の色合いによって，刺繍による模様の見え方が全く異なり，原告商品５の方が，被告商品５の模様に比べてはっきりとした強い印象を与えるものとなっている。
また，被告商品５は，トップスを「必要に応じて」取り外すことができ，ａ「トップスなし」，ｂ「トップスあり」という２通りの商品形態を有するものであるのに対し，原告商品５は，「ｂ」の形態しか有しない（相違点③）。そして，特に被告商品５の「ａ」の形態は，少なくともスカラップ裾部分にビーズ刺繍のあるトップスの有無といった点で原告商品５の形態とは大きく異なっている（相違点③）。また，被告商品５の「ｂ」と原告商品５の形態についても，側面視におけるビーズ刺繍が異なり，被告商品５は単にスカラップ裾に沿って端部分にビーズ刺繍がなされているだけであるが，原告商品５は，その上に大きな模様を描くビーズ刺繍がなされている（相違点④）。さらに，被告商品５の「ｂ」と原告商品５の形態については，ウエスト，腰及び裾にかけてのシルエット，トップスの長さ並びに配色において大きな相違が存在する（相違点⑤）。すなわち，原告商品５は，ウエストで軽く絞られており，その後裾に向かって緩やかに窄まるややコクーン型のシルエットとなっているのに対し，被告商品５は，ウエストが絞られておらず外側へやや広がっており，その後のスカートのシルエットもふんわりと広がるシルエットとなっている。加えて，原告商品５は，トップスがウエスト部分までの長さしかないのに対し，被告商品５のトップスは腹部を覆うような長めのものである（相違点⑥）。
また，原告商品５は，上半身がベージュという明るい色で，下半身が黒という配色になっているところ，被告商品５はベージュ単色である（相違点⑦）。一般にバイカラーのデザインは結婚式等には向かないとされており，バイカラーのデザインか否かは重要である。そして，上記の相違点⑤ないし⑦により，原告商品５はメリハリのあるシャープな細身の印象で，スタイルを強調するタイトなシルエットとなっているのに対し，被告商品５はふんわりとしたやわらかい印象で，スタイルを強調しないシルエットとなっているといった大きな形態的差異が生じている。


さらに，原告商品５は厚手のしっかりとした質感の生地であるのに対し，被告商品５は薄手で光沢感のある質感の生地となっており（相違点⑧），原告商品５はきちんとした印象を与えるのに対し，被告商品５は軽やかな印象を与えるといった差異も生じている。以上によれば，原告商品５と被告商品５に実質的同一性が認められないことは明らかである。
ｂ原告は，原告商品５（ナチュラル／ブラック）と被告商品５（ブラック）の形態，原告商品５（グリーン）と被告商品５（スモーキーブルー）の形態，及び原告商品５（ベージュ）及び原告商品５（グリーン）と被告商品５（ピンクベージュ）の形態に係る立証責任を果たしていない。この点を措くとしても，まず，原告商品５（ナチュラル／ブラック）と被告商品５（ブラック）について，仮にブラック色がフォーマルな色としてありふれた色ならば，ブラック色を用いたことが被告の模倣性を基礎づけるものではない。
少なくとも被告商品５の「ブラック」は，原告商品５には存在しない色彩であり，暗い色にビジュー刺繍が映えるデザインとなっているのに対し，原告商品５にはそのようなデザインのものはなく，需要者に与える印象が大きく異なる。
また，原告商品５（グリーン）と被告商品５（スモーキーブルー）については，色相，トーンともに異なる。
さらに，被告商品５の「ピンクベージュ」は，原告商品５には存在しない色彩であり，華やかな色で，一見してビーズ刺繍よりも全体的な色彩の印象が強いのに対し，原告商品５には落ち着いた色の商品しか存在せず，需要者に与える印象が大きく異なる。
また，原告商品５（ベージュ）の薄い色と，被告商品５（ピンクベージュ）とは，トーンが異なる。
以上のとおり，原告商品５と被告商品５においては，需要者に影響を与える形態上の相違点がある。
ｃ原告商品５の特徴のうち，①トップス裾とスカート裾がスカラップ裾であり（乙２４，２５，９９の８），②裾部分にビーズ刺繍があしらわれている（乙２４，９９の８）という両要素を備える商品はありふれたものであって，創作的なものでない。また，スカラップ裾に沿って，花弁をイメージした刺繍をあしらうデザインについても，ありふれたものであり（乙２５），創作的なものではない。
さらに，④ウエスト丈のトップスを合わせた構成となっている（乙２５，９９の８），⑤トップス及びワンピースの裾がスカラップ裾となっており（乙９９の８），⑧スカラップ部分及び円形の付け根部分にビーズ刺繍が施されている（乙２４，９９の８），⑨スカラップ部分及び円形の付け根部分に刺繍が施されている（乙２５），⑭襟なしのラウンドネックラインである（乙２５，９９の８），⑮ネックの開き具合（乙９９の８）は，それぞれ先行商品にありふれたものである。したがって，かかるありふれた非創作的形態のみが共通することをもっては，実質的同一性を肯定することはできない。
(ｶ)原告商品６及び被告商品６について
ａ原告商品６（ベージュ／ピンク）と被告商品６（アンティークコーラル＆ベージュ）には，少なくとも①襟口にドレス装着型の大ぶりネックレスがあるか否か，②前面に縦方向のフラウンスがあるかどうか，③ボトムス前面上部のビーズ刺繍のデザイン，④ボトムスの刺繍模様の有無，⑤トップスとボトムスの長さ割合，⑥配色における相違点が存在する。
まず，被告商品６は，装着型の大ぶりネックレスを「必要に応じて」取り外すことができ，これによって，ａ「ネックレスあり」，ｂ「ネックレスなし」という２通りの商品形態を有するものであるのに対し，原告商品６は，「ｂ」の形態しか有しない（相違点①）。そして，特に被告商品６の「ａ」の形態は，ネックレスの有無の点で，原告商品６の形態とは大きく異なる。被告商品６は需要者の注意を胸元に集めるデザインであるのに対し，原告商品６は需要者の注意をボトムスの刺繍模様に集めるデザインとなっている（相違点①）。また，被告商品６の「ｂ」の形態についても，前面に縦方向のフラウンスがあるかどうか，ボトムス前面上部のビーズ刺繍のデザイン，及びボトムスの刺繍模様の有無において異なっており，大きな形態上の差異が生じている（相違点②ないし④）。
さらに，被告商品６「ｂ」の形態は，原告商品６に比べてトップス及びボトムスの丈が長く，これによって全体の丈も長い（相違点⑤）。これによって，原告商品６は，ミニ丈でコンパクトな印象となっているのに対し，被告商品６は膝丈に近い落ち着いた印象となっている。加えて，原告商品６（ベージュ／ピンク）の「ｂ」の形態は，トップスがベージュで，ボトムスがサーモンピンクであって，上半身下半身ともに淡い色合いであり，華やかな印象である（甲８３）のに対し，被告商品６（アンティークコーラル＆ベージュ）は，トップスが濃いオレンジで，ボトムスがベージュであり，上半身が濃い色であって落ち着いた印象である（甲９１）（相違点⑥）。また，需要者は顔写り等への影響からトップスの色に特に着目するところ，これがベージュと濃いオレンジでは全く異なる。
以上からすると，原告商品６と被告商品６に実質的同一性が認められないことは明らかである。
ｂ原告は，原告商品６（ピーコックグリーン／ブラック）と被告商品６（ピーコックグリーン＆ベージュ）の形態，及び原告商品６（ピーコックグリーン／ブラック）と被告商品６（モカ＆ブルー）の形態に係る立証責任を果たしていない。
この点を措くとしても，被告商品６（ピーコックグリーン＆ベージュ）は上半身が暗い緑色で，下半身が暗いベージュであり（甲９１），下半身のスカートに施されたビーズ刺繍が目立たない印象であるのに対し，原告商品６（ピーコックグリーン／ブラック）は上半身が緑色であるのに対し下半身は黒色であり，下半身のスカートに施されたビーズ刺繍が際立つ印象となっている。
また，被告商品６（ピーコックグリーン＆ベージュ）のボトムスのトーンは，トップスのトーンとは異なり，グラデーション配色でもない。したがって，原告商品６（レッドブラウン／ベージュ）及び原告商品６（ピーコックグリーン／ブラック）と被告商品６（ピーコックグリーン＆ベージュ）に実質的同一性は認められない。
また，被告商品６の「モカ＆ブルー」については，原告商品６に存在しない色彩である上（甲８３），被告商品６（モカ＆ブルー）のトップスのトーンは，原告商品６（ピーコックグリーン／ブラック色）のトップスのトーンや，原告商品６（レッドブラウン／ベージュ）のトップスのトーンとは全く異なる。
また，被告商品６（モカ＆ブルー）のボトムスのトーンは，そのトップスのトーンとは異なり，グラデーション配色でもない。これらの色彩の相違は，需要者に与える印象を大きく左右し，当該相違点は実質的同一性の判断において重視されるべきである。
(ｷ)原告商品７及び被告商品７について


ａ原告商品７（ブラック）と被告商品７（ノーブルブラック）には，少なくとも，①レース生地の前面，及び背面のいずれにも刺繍模様が施されているか否か，②バストトップス切り替え位置から配置されたギャザーを少し寄せたフラウンスの長短，③このフラウンスが背面のヒップ上まで斜めにつながっているか否か，④フルレングスのパンツか８分丈のパンツか，⑤正面視におけるレースの密度，⑥正面視におけるレース脇の黒色部分の幅，⑦背面視におけるフラウンスの長さ及び形態，⑧裾に向かって徐々に細くなるテーパード形態におけるテーパーの度合における相違点が存在する。
まず，原告商品７と被告商品７では，正面視におけるフラウンスの形態が全く異なる（相違点②）。すなわち，原告商品７のフラウンス丈は胸元を覆う長さしかなく，しっかりとしたフリルを描いており，胸元におけるフリル様になっている。これに対し，被告商品７のフラウンスはウエスト付近までの長さがあり，緩やかなフリルを描いており，上半身を覆うトップス様になっている。
次に，原告商品７は，レースの黒色部分の密度が高いのに対し，被告商品７は当該密度が少ない（相違点⑤）。この点は，肌の露出具合に大きく影響する形態であるから，需要者が強く着目する形態である。さらに，原告商品７は，レース脇において太い黒色部分が存在するのに対し，被告商品７は，細い黒色部分しか存在しない（相違点⑥）。この点は，レースの密度からくる透け感の印象を大きく左右する。また，原告商品７は，背面において正面視と同様のレース模様及びレース脇の黒色部分の太い幅が存在するのに対し，被告商品７は単にシースルー状となっており，レース模様及びその脇の黒色部分の太い幅が存在しない（相違点①）。この点は，原告商品７は背面視においても華やかであるのに対し，被告商品７は背面視においてシンプルな印象を与える。さらに，上記相違点⑥及び①は，需要者たる若い女性が下着を付ける際に，その肩ひもを隠せるか否かに関わる形態上の相違であって，需要者が強く着目する形態である。
加えて，原告商品７は，側面において，フラウンスが後ろのウエスト付近までしか伸びていないのに対し，被告商品７は，フラウンスがヒップを覆うに足るところまで伸びている（相違点③）。
さらに，原告商品７は，フラウンスがウエスト周りで終わり，またしっかりとフリルが入っているのに対し，被告商品７は，フラウンスがヒップまで伸び，フリルは形成されていない（相違点⑦）。相違点③及び⑦は，原告商品７はフラウンスが華やかなフリル型のトップス様であるのに対し，被告商品７ではマント様である点で大きく印象を左右するのみならず，需要者たる若い女性がヒップラインの体型をカバーできるか否かに関わる形態上の相違であって，需要者が強く着目する形態である。
加えて，原告商品７は，裾に向かってのテーパー度合（先細り具合）が急であって，裾部分が細くなっているのに対し，被告商品７は，裾に向かってのテーパー度合（先細り具合）が緩やかであって，ストレート型のパンツに近い形態となっている（相違点⑧）。この点は，裾部分への先細り具合が急で，裾部分が細ければ細いほど，足が細く見える効果があるため，需要者たる若い女性において強く着目する形態である。さらに，相違点④についても，両商品をいずれの方向から見た場合でも注目される部分であり，原告商品７は足首がよく見えるため女性的な印象を与えるものであるのに対し，被告商品７はフルレングスであるため，かっちりとした印象が強いものである。
以上によれば，原告商品７と被告商品７に実質的同一性が認められないことは明らかである。
なお，原告が共通点であると主張する点のうち，⑲「上半身と共布で裾に向かって徐々に細くなるテーパードタイプの８分丈のパンツである」については，原告商品７（ブラック）は８分丈ではなく，フルレングスの形態であって（甲７の１参照），当該形態は相違点である。また，③「落ち感がある柔らかい素材で作られた」，㉑「伸縮性がある滑らかな柔らかい生地」は，証拠上認定できない形態であり，⑰「ウエストはゴムで伸縮し」についても証拠上認定できない。さらに，⑯「フラウンスは前身ごろから徐々に幅を広くして，後ろ身頃まで斜めにつながっている。」については，前身頃及び後ろ身頃におけるフラウンスの長さ及びこれに伴うフラウンスの繋がり方（どの程度の角度をもって斜めにつながっているか）において相違し，むしろ相違点である。ｂ原告は，原告商品７（ナチュラル／ブラック）と被告商品７（ロイヤルベージュ）の形態，原告商品７（ブラック）と被告商品７（クラシックネイビー）の形態，及び原告商品７（ナチュラル／ブラック）と被告商品７（ベージュ＆ブラック）の形態に係る立証責任を果たしていない。この点を措くとしても，被告商品７の「ロイヤルベージュ」（甲９２）は原告商品７に存在しない色彩であり（甲８４），原告商品７（ナチュラル／ブラック）のトップス部分は白みの強いベージュであるのに対して，被告商品７（ロイヤルベージュ）は，黄みの強いベージュであって，その色彩は同一でない。また，切り替えのない全身ベージュ色のデザインとするとの着想は容易ではなく，また全身ベージュ単色とする場合，肌色と同化しすぎないようにベージュの色味については吟味が必要であり，その選択は容易でない。
また，被告商品７の「クラシックネイビー」（甲９２）も，原告商品７に存在しない色彩であり（甲８４），原告商品７（クラシックネイビー）が特に黒色に近い色味であるとの事実はなく，被告商品７（クラシックネイビー）は，原告商品７（ブラック）よりも青味がかった色であり，「ブラック」に比して華やかになる点で全体的印象が異なるものであって，需要者に与える印象を大きく左右する。
さらに，原告商品７（ナチュラル／ブラック）のトップス部分のベージュは白みの強いベージュであるのに対して，被告商品７（ベージュ＆ブラック）は，黄みの強いベージュであって，ベージュ部分の色彩も同一でない上，被告商品７（ベージュ＆ブラック）は，トップスのフラウンス下部分の生地が黒色で，フラウンスから黒色が透けており，オールインワンの形態にレースとフラウンスのついたトップスをかぶせたような形態であるのに対し，原告商品７（ナチュラル／ブラック）は，フラウンス下部分の生地もベージュであって，上下に分かれた印象を与える形態であり，全く異なる商品との印象を与える。また，かかる配色によって，フラウンスの長さの違いもより明確に印象付けられている。さらに，被告商品７は全て全体が単色から成るのに対し，原告商品７の「ナチュラル／ブラック」は上半身が明るいベージュ，下半身は黒という配色デザインになっており，全体的印象が全く異なるものであって，需要者に与える印象を大きく左右する。


したがって，当該相違点は実質的同一性の判断において重視されるべきであり，原告商品７と被告商品７とが実質的同一とは認められない。ｃ原告商品７の特徴のうち，(a)細身のオールインワン・サロペットであり，(b)袖はノースリーブで，(c)首元からバストトップス切り替え位置までの部分はレース生地使用され，(d)ウエストはゴムで伸縮し，ウエスト部分でブラウジングされの各点については，原告商品７の販売前である平成２５年１２月１９日（甲４０）より前に，被告らが「ALLINONE   PANTSDRESS」という商品名で販売していた商品（以下「被告先行商品７」という。）に全て備わっている（乙２６）。また，原告商品７の販売前である平成２３年１０月～平成２５年１０月に発行された日本国内の女性向けファッション雑誌には，原告商品７の特徴を備える商品が多数掲載されている（乙２８の１ないし６）ほか，複数のネットサイトで，原告商品７の特徴部分を備える商品が販売されている（乙２９の１ないし７）。
さらに，原告商品７の販売開始日より前である平成２５年１月２４日時点において，同商品の基本的形態が共通する先行商品（乙７９）
が発見された
なお，①サロペット，②首元からバストトップス切り替え位置までがレース素材，④黒色の細身のサロペットであり，⑤ノースリーブで，⑥首元からバストトップス切替位置までの部分はレース生地が使用され，⑦バストトップス切り替え位置から下は大き目のフラウンスが配置されているという構成になっている，⑧首元からバストトップス切り替え位置までがレース素材が使用されている，⑭バスト上で直線状の切り返しがあり，⑮この切り返しからは，ギャザーを少し寄せた幅広のフラウンスが配置されている，⑱ウエスト部分でブラウジングをするデザインとなっている，⑲上半身と共布で裾に向かって徐々に細くなるテーパードタイプの８分丈のパンツである，㉒襟なしのラウンドネックライン，との各点は，先行商品にありふれた形態，又はありふれたコーディネートと同様の形態であり，創作性が乏しい。したがって，原告商品７（ブラック）の形態において創作性があるとすれば，前身頃及び後ろ見頃におけるフラウンスの長さ及びこれに伴うフラウンスのつながり方（どの程度の角度をもって斜めにつながっているか），並びに背面視における形態等であるが，これらの点について，原告商品７（ブラック）と被告商品７（ブラック）とには，需要者が着目する相違点が存在する。
(ｸ)原告商品８及び被告商品８について
ａ原告商品８（パープル／ベージュ）と被告商品８（グレー）には，少なくとも，①トップスとボトムスの配色，②腰部分の刺繍が前面上部のみに施されているか，それとも腰回りを周回するように施されているか，③トップスにおけるギャザー，④ボトムスのシルエット，⑤ベルト部分の装飾の幅，⑥配色，⑦その素材がシルクであるか，ポリエステルであるかにおいて相違点が存在する。
まず，需要者である若い女性は，その具体的形態にまで着目するものといえるところ，相違点①については，配色によって与える視覚的影響が大きいため，強く着目されるものである。
また，一般的に，被服の商品分野における通常の用法とは「被服の着用」であるから，当然に被服の着用時における商品の形態をもって比較するのが相当である。そして，原告商品８と被告商品８とを「着用」した状態で対比すると，ビーズ刺繍の範囲において大きな相違（相違点②）があり，同相違点は，シンプルなドレスにおけるワンポイントとして特徴的な印象を与える部分である。
また，原告商品８は，正面視においてトップスにしっかりとギャザーが入っているが，被告商品８はウエスト部分に少しギャザーが入っているだけで，トップス全体にギャザーは確認できず全体として膨らんだ形態となっている（相違点③）。当該相違は，上半身の華やかさ及びシルエットに大きな差異をもたらしている。
次に，原告商品８は，ボトムスの裾が細かなフリル形状となっているのに対し，被告商品８はフリル形状とはなっておらず，ところどころタックが入っているにとどまる（相違点④）。これにより，原告商品８は繊細な印象を与えるのに対し，被告商品８はシンプルな印象を与えるという大きな差異をもたらしている。
さらに，原告商品８はベルト部分のビーズ装飾の幅が太く，当該部分が非常に印象的なデザインとなっているのに対し，被告商品８は，ベルト部分のビーズ装飾が細く，当該部分はビーズを直線的に並べただけのシンプルなデザインとなっており，かつ正面視中央部以外はトップスに埋もれてしまう形態である（相違点⑤）。これにより，原告商品８は個性的なベルト部分のビーズ刺繍が目立ったデザインであるのに対し，被告商品８はベルト部分のビーズ装飾はあくまで附属的で，全体としてシンプルなデザインとなっている。
加えて，原告商品８は，トップスが濃い青色，ボトムスが淡いモーブピンクという配色であるのに対し，被告商品８は，全体が灰色である（相違点⑥）。通常，需要者は顔写り等への影響からトップスの色に特に着目するところ，これが濃い青色と灰色では全く異なる。また，原告商品８は，配色にメリハリのある華やかな印象になっているのに対し，被告商品８は落ち着いたやわらかい印象になっている。そして，一般的にバイカラーのデザインは結婚式等には向かないとされていることから，配色デザインであるかどうかは重要な着目ポイントである。最後に，原告商品８と被告商品８の素材は全く異なり，原告商品８はシルクであるところ，被告商品８はポリエステルである（相違点⑦）。そして，当該素材の差異によって，原告商品８は柔らかで高級感のある質感となっているのに対し，被告商品８はハリのある質感となっている（乙６２）。かかる素材に基づく質感は，需要者である若い女性が，ＴＰＯ等を踏まえてドレス着用する際の重要な着目点となる。以上からすれば，原告商品８と被告商品８に実質的同一性が認められないことは明らかである。
ｂ被告商品８の色彩は原告商品８には存在せず，色彩において全く異なる。また，被告商品８は，全て全体が単色から成るデザインであるのに対し，原告商品８は「ピンク」を除き，上半身と下半身で異なる色から成るデザインであって，需要者に与える印象を大きく左右する。また，原告商品８の「ピンク」は明るく薄いベージュであるところ，被告商品８の「ベージュ」は暗いベージュであるため，需要者に与える印象を大きく左右する。これらの色彩の相違は，実質的同一性の判断において重視されるべきである。


平成２２年１１月１８日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成１９年（ワ）第５０７号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２２年７月２３日
判決
山口県周南市＜以下略＞
原告東ソー株式会社
訴訟代理人弁護士鎌田   隆
同柴由美子
東京都葛飾区＜以下略＞
被告ミヨシ油脂株式会社
訴訟代   理人弁   護士大野聖二
同坂巻智香
訴訟復代理人弁護士井上   義隆
補佐人   弁理士   田中玲子
同伊藤奈月
主文
１被告は，別紙物件目録記載の製品を生産し，使用し，譲渡し，輸出若しくは輸入し，又は同製品の譲渡の申出をしてはならない。２被告は，前項記載の製品を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，１１億９１８５万２９１０円及び内金７５６８万６３６８円に対する平成１６年４月１日から，内金１億０８００万４４３３円に対する平成１７年４月１日から，内金１億５１６３万０７０９円に対する平成１８年４月１日から，内金１億９３１５万５７６５円に対する平成１９年４月１日から，内金２億４２４２万５６５８円に対する平成２０年４月１日から，内金２億６３２３万００５８円に対する平成２１年４月１日から，内金１億５７７１万９９１９円に対する平成２１年１０月１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４原告のその余の請求を棄却する。
５訴訟費用は，これを５分し，その２を被告の負担とし，その余は原告の負担とする。
６この判決の第１項ないし第３項は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１項及び第２項と同旨
２被告は，原告に対し，２７億２９２５万６２０８円（別紙請求債権目録の「Ⅰ請求金額の合計額」記載の金員）及び別紙請求債権目録の「Ⅱ請求金額の各年度別内訳一覧表」の１ないし８の「Ｄ」（年度別合計）欄記載の各内金に対する「Ｅ」（遅延損害金起算日）欄記載の各日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第３３９１１７３号の特許（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である原告が，被告が別紙物件目録記載の製品（以下「被告製品」という。）を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告製品の生産，使用，譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為による損害賠償として２７億２９２５万６２０８円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア原告は，石油化学製品等の各種化学製品の製造及び販売を業とする株式会社である。
イ被告は，マーガリン等の油脂製品を主とする化学製品の製造及び販売を業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア原告は，平成７年１２月１日，本件特許に係る特許出願（優先権主張日平成６年１２月２日・優先権主張国日本，特願平７－３１３８４５号。以下「本件出願」という。）をし，平成１５年１月２４日，本件特許権の設定登録（請求項の数１０）を受けた。
イ本件特許に係る願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。甲２）の特許請求の範囲の請求項６，７及び９の記載は，次のとおりである（以下，請求項６に係る発明を「本件発明１」，請求項７に係る発明を「本件発明２」，請求項９に係る発明を「本件発明３」といい，これらを総称して「本件各発明」という。）。
「【請求項６】ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤。」「【請求項７】ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩が，アルカリ金属，アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項６に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤。」
「【請求項９】ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項７に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤。」
ウ本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである。
(ア)本件発明１（請求項６）
「Ａピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又は
これらの塩からなる
Ｂ飛灰中の重金属固定化処理剤。」
(イ)本件発明２（請求項７）
「Ｃピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩が，アルカリ金属，アルカリ土類金属塩
又はアンモニウム塩であることを特徴とする
Ｄ請求項６に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤。」
(ウ)本件発明３（請求項９）
「Ｅピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とするＦ請求項７に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤。」
(3)被告の行為
ア被告は，平成１５年１月２４日以降，業として被告製品（別紙物件目録記載の製品）の製造及び販売をしている。


イ別紙参考製品名目録１ないし３記載の「製品名」の各製品は，被告が製造及び販売する製品である。これらのうち，同目録１及び２(1)記載の各製品については，被告製品に該当することに争いがないが，同目録２(2)記載の製品（製品名●（省略）●。以下「●（省略）●」という。）及び同目録３記載の各製品（製品名「●（省略）●」，「●（省略）●」，「●（省略）●」及び「●（省略）●」。以下，これらを「●（省略）●等」と総称する。）については，争いがある。
３争点
本件の争点は，被告製品が本件各発明の構成要件をいずれも充足し，その技術的範囲に属するか（争点１），本件各発明に被告主張の無効理由があり，原告の本件特許権の行使が特許法１０４条の３第１項により制限されるか（争点２），被告製品の範囲（争点３），被告が賠償すべき原告の損害額（争点４）である。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（技術的範囲の属否）について
(1)原告の主張
ア本件発明１の技術的範囲
(ア)本件発明１の特許請求の範囲（請求項６）の記載は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」というものである。
そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，「ジチオカルバミン酸は，原料とするアミンによっては，ｐＨ調整剤との混練又は熱により分解するために，混練処理手順及び方法に十二分に配慮する必要があった」（段落【０００３】）という技術的課題を認識し，「安定性の高いキレート剤」を用いることにより飛灰中の重金属を簡便に固定化できる技術を提供するという目的（段落【０００４】）の下に研究開発を積み重ねた結果，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」が，「重金属に対するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても少量の添加量で重金属を固定化でき」ることに加えて，「かつ熱的に安定である」ことを見出して，本件各発明を完成するに至ったこと（段落【０００５】）が記載されている。
その安定性（熱的な安定性及びｐＨ調整剤との混練に対する安定性）の高さを硫化水素（ＨＳ）ガス発生の有無という指標を用いて具体的２に示したのが，本件明細書の段落【００２１】及び【００２２】記載の「安定性試験」及びその結果（表１）である。表１が示すとおり，本件各発明の実施例の化合物№１（ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナトリウム）（段落【００１６】，【００１７】）及び化合物№２（ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム）（段落【００１８】）では，６５℃に加温した場合も，ｐＨ調整剤として塩化第二鉄（ＦｅＣｌ，３８％水溶液）を２０重量％添加した場合も，硫化水素3ガス（ＨＳ）の発生は検知されなかった。これは，本件各発明を特定２するための必須の構成要件である「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」（以下「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」という場合がある。）それ自体の安定性（熱的な安定性及びｐＨ調整剤との混練に対する安定性）の高さによって奏される特有の効果である。
(イ)本件発明１の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の上記記載によれば，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の主要有効成分とすることによって，かかる主要有効成分が奏する技術的利益を実質的に享受している「飛灰中の重金属固定化処理剤」であれば，たとえ当該主要有効成分以外の成分を含んでいるとしても，本件発明１の技術的範囲に属すると解すべきである。
換言すれば，本件発明１には，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の主要有効成分とするということ以外に，その構成を成分的に更に限定する要件は存しない。
イ被告製品の構成要件充足性
(ア)本件発明１について
被告製品は，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸の塩である「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及びピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸の塩である「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」を有効成分として含有するものであり，かつ，その用途は，「飛灰中の重金属固定化処理剤」であるから，本件発明１の構成要件Ａ及びＢを充足する。
(イ)本件発明２について
被告製品が有効成分として含有する「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」がいずれもアルカリ金属である「カリウム」の塩であることからすると，被告製品は，本件発明２の構成要件Ｃ及びＤを充足する。
(ウ)本件発明３について
前記(ア)のとおり，被告製品が「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」を有効成分として含有することからすると，被告製品は，本件発明３の構成要件Ｅ及びＦを充足する。
(エ)小括
以上のとおり，被告製品は，本件各発明の構成要件ＡないしＦをすべて充足するから，本件各発明の技術的範囲に属する。
したがって，被告による被告製品の製造及び販売は，本件各発明に係る本件特許権の侵害に当たる。
ウ被告の主張に対する反論
(ア)特許請求の範囲の限定解釈の主張に対し
ａ被告は，後記(2)アのとおり，①本件発明１の技術的範囲について，副生成物として，硫化水素の発生源となるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成され，安定性試験（６５℃の加温及び塩化第二鉄の水溶液の添加によるもの）において硫化水素を発生しない飛灰中の重金属固定化処理剤に限定して解釈すべきである，②被告製品は，その製造工程においてチオ炭酸塩等の副生成物を対象とした除外工程がなく，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成されているものではなく，また，安定性試験において硫化水素を発生するものであるから，本件発明１の技術的範囲に属さない旨主張する。


しかし，前記アのとおり，本件発明１には，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の主要有効成分とするということ以外に，その構成を成分的に更に限定する要件は存しないのであるから，被告の上記主張は，独自の解釈として失当である。
そして，被告製品（別紙物件目録記載の製品）は，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」を主要有効成分とするものであって，しかも，原告が実施した安定性試験の実験結果（甲５，１０，１８の１）によれば，現に市場に流通している被告製品（別紙参考製品名目録１記載の「ＮＥＷエポルバ８１０」及び「ＮＥＷエポルバ８１０Ｓ」）からは実質的に硫化水素ガス（ＨＳ）の発生が検出されていない。２また，仮に厳密に言えばごく低濃度の硫化水素ガスが被告製品から検出される場合があることに目を向けるとしても，それは，被告製品の上記主要有効成分そのものから発生しているのではなく，被告が飽くまで実体（具体的な化学組成）及び割合（具体的な重量比）に関する積極的な立証を回避し続けている異成分の誘導体から発生している疑いが濃厚である。
さらに，原告は，被告製品（「ＮＥＷエポルバ８１０」及び「ＮＥＷエポルバ８１０Ｓ」）に，硫化水素ガスの発生が問題視されるほどの量のチオ炭酸塩が含まれているかどうかを確認するための測定実験（甲２０）を行ったが，いずれの被告製品においてもチオ炭酸塩は検出限界未満（ＮＤ）であった。したがって，仮に被告製品にチオ炭酸塩が含まれているとしても，それは，検出限界未満のごくわずかな量に過ぎない。
ｂ以上のとおり，被告主張の限定解釈はそもそも失当であり，また，安定性試験において被告製品から実質的に硫化水素ガス（ＨＳ）が２発生するものとは認められないから，被告製品が本件各発明の技術的範囲に属さないとの被告の主張は理由がない。
(イ)先願特許の実施の主張に対し
ａ被告は，後記(2)イのとおり，被告が特許権を有する特許第２９４８８７９号の特許（以下「被告特許」という。）の出願は本件出願の優先日前にされたものであり，被告特許は本件特許の先願特許に当たるところ，被告製品は被告特許の実施品であって，被告による被告製品の製造及び販売は自己の先願特許の実施として適法な行為であるから，本件特許権侵害を構成するものではない旨主張する。しかし，自己の先願の特許発明の実施が他者の後願の特許発明の技術的範囲に属するような態様で行われる場合，他者の特許権の侵害に当たることは当然であり，被告の主張は，その主張自体理由がない。また，被告主張の被告特許の請求項１に係る発明（以下「被告特許発明」という。）は，①「ポリアミン１分子当たりに対し，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ，またはその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリアミン誘導体」と②「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリエチレンイミン誘導体」とからなることを構成要件とするものであるが，前述のとおり，被告は，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」を主要有効成分とする「ポリアミン誘導体」（ピペラジン誘導体）のほかに，被告製品に含有されているとする異成分の実体及び割合について積極的な立証をしておらず，被告製品が被告特許発明にいう「ポリエチレンイミン誘導体」を含有し，「ポリアミン誘導体」と「ポリエチレンイミン誘導体」とからなることについて立証がされていない。かえって，原告の実験結果(甲１０)によれば，被告製品（製品名「ＮＥＷエポルバ８１０」及び「ＮＥＷエポルバ８１０Ｓ」）には，平均分子量５０００以上の高分子成分が含まれないことが確認されている。
したがって，被告製品は被告特許発明の実施品に該当するものとは認められないから，被告の主張は，その前提を欠いている。ｂ以上のとおり，被告による被告製品の製造及び販売は自己の先願特許の実施として本件特許権侵害を構成するものではないとの被告の主張は理由がない。
(2)被告の主張
ア特許請求の範囲の限定解釈
(ア)原告は，本件各発明は，飛灰用重金属固定化処理剤の主要有効成分であるジチオカルバミン酸系化合物の原料アミン化合物として，ピペラジンに着目し，ピペラジンから合成されるピペラジンジチオカルバミン酸（ピペラジンカルボジチオ酸と同一のもの。以下同じ。）又はその塩が，高度の重金属固定化能のみならず，加熱又は酸を添加したときでも分解しにくく安定性に優れているという特長を有することに焦点を当てた発明であり，本件明細書の段落【００２１】，【００２２】に記載されている「安定性試験」（対象となる化合物の水溶液について６５℃に加温した場合及びｐＨ調整剤として塩化第二鉄（ＦｅＣｌ，３８％水３溶液）を２０重量％添加した場合のそれぞれについて，硫化水素ガスの発生を調べる試験）に示された硫化水素が発生しないという効果は，本件各発明の固有の効果である旨主張する。
このような原告の主張を前提とすれば，本件各発明の技術的範囲は，副生成物として，硫化水素の発生源となるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成され，安定性試験において硫化水素を発生しない飛灰中の重金属固定化処理剤に限定して解釈されるべきである。(イ)しかるに，被告製品は，その製造工程においてチオ炭酸塩等の副生成物を対象とした除外工程がなく，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成されているものではない。また，被告製品は，乙３の試験報告書（被告製品の水溶液を６５℃に加温する試験及びｐＨ調整剤として塩化第二鉄（Ｆｅｃｌ，３８％水溶液）を２０３重量％添加する試験）に示されているとおり，安定性試験において硫化水素を発生するものである。
したがって，被告製品は本件各発明の技術的範囲に属さない。
イ先願特許の実施


(ア)先願に係る他者の特許権等との関係を定めた実用新案法１７条，２６条（特許法８１条）の趣旨に照らし，自己の製品が他者の特許の先願に係る自己の特許の実施品である場合，かかる先願特許権者は，後願たる特許権の禁止権によって制約されることなく，自己の先願特許を自由に実施することができるというべきである。
しかるところ，被告製品は，以下に述べるとおり，本件特許の先願特許である被告特許の実施品であるから，被告による被告製品の製造及び販売は自己の先願特許の実施として適法な行為であり，本件特許権侵害を構成するものではない。
(イ)ａ被告は，発明の名称を「金属捕集剤及び金属捕集方法」とする特許第２９４８８７９号の特許（被告特許）の特許権者である。被告特許は，平成２年７月１３日に出願（優先権主張日平成１年１２月２０日・優先権主張国日本，特願平２－１８６７４４号）され，平成１１年７月２日に設定登録されたものである。
被告特許の出願は，本件出願の優先権主張日（平成６年１２月２日）より前にされたものであるから，被告特許は，本件特許の先願特許に当たる。
ｂ被告特許に係る願書に添付した明細書（ただし，平成１８年７月１１日付け審決（訂正２００６－３９０９６号事件）による訂正後のもの。乙１１）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（被告特許発明）を構成要件に分説すると，次のとおりである。
「(ａ)エチレンジアミン，・・・，ピペラジン，・・・，m-トルイレンジアミンよりなる群から選ばれた１種又は２種以上の分子量５００以下のポリアミンに，アルカリの存在下又は非存在下で二硫化炭素を反応せしめて得られる，ポリアミン１分子当たりに対し，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ，またはその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したＮ－置換基として
有するポリアミン誘導体と，
(ｂ)平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有する
ポリエチレンイミン誘導体とからなり，
(ｃ)ポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体とを重量比で，ポリアミン誘導体：ポリエチレンイミン誘導体＝９～７：１～３の割合で含有することを特徴とする金属捕集剤。」ｃ被告製品は，①ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム，②ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムをその有効成分として含有するところ，①及び②は，いずれもポリアミンの一種であるピペラジンに，水酸化カリウムの存在下に二硫化炭素を反応させて得られる，ポリアミン１分子当たり１個（①の場合）又は２個(②の場合)のジチオカルボキシカリウム塩（－ＣＳＳＫ）を，上記ピペラジンの活性水素と置換したＮ－置換基として有する「ポリアミン誘導体」であるから，被告製品は，被告特許発明の構成要件(ａ)を充足する。また，被告製品は，上記「ポリアミン誘導体」と，平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリエチレンイミン誘導体である「高分子ポリエチレンイミン誘導体」とを有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤であって，上記「ポリアミン誘導体」と上記「高分子ポリエチレンイミン誘導体」とを重量比で「８～９：１～２」の割合で含有するから，被告特許発明の構成要件(ｂ)及び(ｃ)を充足する。ｄ以上のとおり，被告製品は，被告特許発明の構成要件(ａ)ないし(ｃ)をいずれも充足するから，被告特許の実施品である。したがって，被告による被告製品の製造及び販売は，自己の先願特許の実施として適法な行為であり，本件特許権侵害を構成するものではない。
２争点２（本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）について
(1)被告の主張
本件特許には，以下のとおり無効理由があり，特許無効審判により無効とされるべきものであるから，特許法１０４条の３第１項の規定により，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない。
ア無効理由１（乙１２に基づく新規性の欠如）
本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先権主張日（平成６年１２月２日）前に頒布された刊行物である特開平３－２３１９２１号公報（乙１２）に記載された発明（以下「乙１２記載発明」という。)と同一であるから，本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ア)乙１２は，被告特許の公開特許公報（平成３年１０月１５日出願公開）である。
乙１２には，「本発明の金属捕集剤は飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に添加して混練し，これらの中の重金属を固定化する金属捕集方法に適用することができる。本発明において用いるポリアミン誘導体，ポリエチレンイミン誘導体は，１級及び／又は２級アミン基を有するポリアミン分子や，１級及び／又は２級アミノ基を有するポリエチレンイミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ又はその塩，例えばナトリウム塩，カリウム塩等のアルカリ金属塩，カルシウム塩等のアルカリ土類金属塩，アンモニウム塩等（以下，ジチオカルボキシ基及びその塩をまとめて単にジチオカルボキシ基と呼ぶ），を有する化合物である。」，「このポリアミン誘導体，ポリエチレンイミン誘導体は，例えばポリアミンやポリエチレンイミンに二硫化炭素を反応せしめることにより得られるが，更に反応終了後，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，水酸化アンモニウム等のアルカリで処理するか，或いは前記反応をアルカリの存在下で行うことによりジチオカルボキシ基末端の活性水素をアルカリ金属，アルカリ土類金属，アンモニウム等で置換することができる。」，「本発明金属捕集剤を構成するポリアミン誘導体の骨格をなすポリアミンとしては分子量５００以下，特に好ましくは分子量６０～２５０のポリアミンが用いられる。上記ポリアミンとしては，エチレンジアミン，・・・ジエチレントリアミン，・・・ピペラジン，・・・等が挙げられる。」（以上，７欄２行～９欄１２行）との記載がある。(イ)上記記載から明らかなとおり，乙１２には，アルカリ存在下で，ピペラジンと二硫化炭素を反応させた飛灰中の重金属固定化処理剤が記載されている。


そして，アルカリ存在下で，ピペラジンと二硫化炭素を反応させた場合には，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」が生成されることになるから，乙１２の上記記載は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」という本件発明１の構成要件Ａ及びＢをすべて開示するものである。
もっとも，乙１２記載の飛灰中の重金属固定化処理剤は，「ポリアミン誘導体」成分と「高分子ポリエチレンイミン誘導体」成分とからなるものであるが，原告が主張するように，本件発明１には，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の主要有効成分とすること以外に，その構成を成分的に更に限定する要件は存しないとの前提に立つ以上，乙１２記載の飛灰中の重金属固定化処理剤において，「ポリアミン誘導体」成分としての「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」と共に，「高分子ポリエチレンイミン誘導体」成分を含むからといって，乙１２記載の飛灰中の重金属固定化処理剤が本件発明１と構成を異にするということはできない。
したがって，本件発明１は，乙１２記載発明と同一のものであって，新規性が欠如している。
(ウ)また，乙１２の「このポリアミン誘導体，ポリエチレンイミン誘導体は，例えばポリアミンやポリエチレンイミンに二硫化炭素を反応せしめることにより得られるが，更に反応終了後，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，水酸化アンモニウム等のアルカリで処理するか，或いは前記反応をアルカリの存在下で行うことによりジチオカルボキシ基末端の活性水素をアルカリ金属，アルカリ土類金属，アンモニウム等で置換することができる。」（７欄１６行～８欄４行）との記載は，本件発明２の構成要件Ｃ及びＤ並びに本件発明３の構成要件Ｅ及びＦをすべて開示するものである。
したがって，本件発明２及び本件発明３も，乙１２記載発明と同一のものであって，新規性が欠如している。
イ無効理由２（乙１２に基づく進歩性の欠如）
本件各発明は，以下のとおり，当業者が乙１２に基づいて容易に想到することができたものであるから，本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ア)本件各発明と乙１２記載発明との対比
前記アで述べたとおり，乙１２には，本件各発明の構成要件のすべてが開示されている。あえて本件各発明と乙１２記載発明との相違点を挙げるとすれば，本件各発明では，ポリアミンが「ピペラジン」に限定されているのに対し，乙１２には，ポリアミンとして，「ピペラジン」のほかに，数種の化合物が列挙されている点のみにあり，他に相違点は存在しない。
そして，以下に述べるとおり，本件出願の優先権主張日当時，当業者であれば乙１２に列挙された数種の化合物から「ピペラジン」を選択して，本件各発明に想到することが容易であったものである。
(イ)容易想到性
ａ技術分野の同一性
乙１２記載発明と本件各発明は，いずれも飛灰等に含まれる重金属の捕集剤及び捕集方法に関する発明であるから，両発明の技術分野は同一である。
ｂ課題の公知性
乙１９（石川禎昭「新しい耐熱キレートによる高性能の飛灰処理技術」（「環境施設№５８１９９４」，平成６年１２月１日発行））には，集塵灰の飛灰処理のための液体キレート（重金属固定剤）の一例として，「ピロリジン系イオウ化合物」が挙げられ，同化合物が，「酸性物質が混入されても，硫化水素などの有害ガスの発生は全くなく，取り扱いも簡単で安心して使用できる耐熱性液体キレートである。」（８頁右欄４行～７行）との記載があり，また，表－４の「液体キレートの性状及びコスト比較」（９頁）において，特徴として硫化水素ガスの発生の有無が記載されている。
このような乙１９の記載事項からすれば，「飛灰中の重金属固定化処理剤」において硫化水素等の有害ガスの発生を抑止するという技術的な課題は，本件出願の優先権主張日（平成６年１２月２日）当時既に公知となっていたものである。
ｃ化学構造式からの予測可能性
(ａ)安定性試験において，ジチオカルバミン酸塩を加熱したときに硫化水素（ＨＳ）が発生するかどうかは，ジチオカルバミン酸基２のＮに結合する置換基によって決まり，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生しない。これは，化合物の構造特性からくる性質の差異によるものである。
すなわち，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩を加熱した場合には，別紙１記載の反応式(1)のとおり，当該ジチオカルバミン酸塩８の窒素上の水素とそのとなりの炭素上のＳ－Ｍ基が，熱的には容易に脱離し，硫化水素金属化物９とイソチオシアナート１０を与え，次いで，硫化水素金属化物９は，硫化水素１１と金属硫化物１２に容易に不均化する。
他方，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩を加熱した場合には，別紙１記載の反応式(2)のとおり，当該ジチオカルバミン酸塩８’の窒素上のＲ基とＳ－Ｍ基の脱離は熱的にも困難であり，また，たとえ脱離によって９’を生成しても，ここから硫化水素が発生する経路を考えることは困難である。
(ｂ)以上については，岐阜大学工学部のＹⅠ教授作成の鑑定書（乙１８。以下「ＹⅠ鑑定書」という。）に示されたとおりであり，また，被告が，ピペラジンと同じ二級アミンであるジエチルアミンのカルボジチオ酸カリウム塩の「精製品」（純然たる化合物。以下同じ。），本件明細書記載の実施例の化合物№１（ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナトリウム）及び化合物No.２（ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム）の各精製品に関して安定性試験を行ったところ，いずれの化合物についても，６５℃加温試験及び塩化第二鉄の添加試験において，硫化水素が発生しなかったこと（乙１７）からも確認される。
このように，純然たる化合物としてのジチオカルバミン酸塩の安定性試験において，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生させるのに対し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させないことは，化合物の構造特性からくる性質の差異によるものであり，本件出願の優先権主張日当時，当業者であれば，化学構造式から容易に知り得たことといえる。
ｄ乙１２の記載事項


乙１２には，「本発明金属捕集剤を構成するポリアミン誘導体の骨格をなすポリアミンとしては，分子量５００以下，特に好ましくは分子量６０～２５０のポリアミンが用いられる。上記ポリアミンとしては，エチレンジアミン・・・ピペラジン・・・等が挙げられる。」（８欄９行目～９欄１２行目）との記載がある。
上記のとおり，乙１２には，ポリアミン誘導体の骨格をなすポリアミンとして，ピペラジンが具体的に列挙されており，しかも，ピペラジン（分子量：８６．１４）は特に好ましいとされる分子量６０～２５０の範囲にある。
また，乙１２に列挙されたポリアミンのうち，二級アミンはピペラジンのみであり，その余は一級アミンを含むものである。
ｅ本件各発明の作用効果が顕著なものではないこと
(ａ)発明の構成自体を想到することが容易である場合に当該発明の進歩性が肯定されるためには，当該発明の出願により明らかにされた効果が，当業者が当該発明の構成のものとして通常予測し得る範囲を超えた顕著なものであることを要するというべきである。しかるに，原告が本件出願後に行った特許出願に係る特開２００５－３３６１２８号公報（乙１４）には，ジチオカルバミン酸塩水溶液を製造するに当たって，アミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比を特定の値（０．９８～１．０）にコントロールしない限り，チオ炭酸塩が相当量生成されて，これにより硫化水素（ＨＳ），二硫化炭素（ＣＳ）等のガスが発生することが記載２２されている（段落【００１８】，【００１９】）。
そして，乙１４の合成例１及び３には，それぞれ所定の方法で製造されたピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム（本件各発明の対象であるピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムと同一のもの）が示されているところ，合成例１（段落【００３４】）は，アミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比を特定の値（０．９８～１．０）にコントロールしたものであり，他方，合成例３（段落【００３６】）は，当該モル比が１．０を超えるものである。
この合成例３の「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム」は，「表１」（段落【００４１】）に示すとおり，チオ炭酸塩を０．８重量％含み，６５℃に加温した場合に，二硫化炭素ガス３０ｐｐｍが発生するものであるが，同時に，チオ炭酸塩は「水溶液を空気のない所で加熱すると二硫化炭素，水酸化カリウム，硫化水素を生ずる」（乙１５）ものとされているから，チオ炭酸塩が相当量生成されている乙１４の合成例３では，二硫化炭素ガスのみならず，硫化水素も発生することは明らかである。一方で，本件各発明において，製造方法や副生成物であるチオ炭酸塩の量的な限定等はされていないことからすれば，乙１４の合成例３に従って製造された，副生成物としてチオ炭酸塩を０．８重量％を含むピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムからなる飛灰中の重金属固定化処理剤は，本件各発明に含まれるものと理解される。
そうすると，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムを製造する条件によって，得られた物質を加熱したときに硫化水素が発生することも，発生しないことも，両方の場合があるのであるから，本件明細書に記載された「安定性試験」における「硫化水素を発生しない」という発明の効果（段落【００２１】，【００２２】）は，本件各発明の対象とされる飛灰中の重金属固定化処理剤の固有の効果であるとはいえない。このように本件各発明の対象は，飽くまで飛灰中の重金属固定化処理剤であるから，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸」そのものの効果をいくら確認したところで，かかる効果は，本件各発明の固有の効果であるとはいえない。
なお，本件明細書の合成例２のアミン化合物（化合物№２）中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比を計算すると，「１．６０」となり，合成例２のモル比は１．０をはるかに超えているので，乙１４の上記記載に照らすならば，チオ炭酸塩が０．０３重量％以上となるのは明らかであるから，本件明細書の合成例２に関する安定性試験において，硫化水素が発生しないという結果は，乙１４の記載と矛盾した結果を示しており，その信頼性が欠如している。
この点について原告は，後記のとおり，本件各発明の合成例１及び合成例２では，「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」というプロセスを経ており，これは，目的物質であるピペラジンカルボジチオ酸塩の合成過程でチオ炭酸塩などの副生成物が生成・混在することを抑制するための技術的手法の一つである旨主張する。しかし，「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」というプロセスを，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムの水溶液にいくら行ったとしても，チオ炭酸塩などの副生成物が生成・混在することを抑制することはできない。すなわち，合成例２は，「ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１１２重量部，ＫＯＨ４８．５％水溶液３１６重量部，水３９５重量部を入れ，この混合溶液中に撹拌しながら４０℃で二硫化炭素３１６部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム濃度は４０ｗｔ％であった。」（本件明細書の段落【００１８】）というものである。上述したとおり，乙１４の記載によれば，「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」というプロセスを行う前のピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムを合成する段階で，既に，チオ炭酸塩が０．０３重量％以上生成しているので，その後の段階で，いくら二硫化炭素を留去したところで，既に生成されているチオ炭酸塩を留去することができないのは明白である。このことは，被告の行った追試結果（乙１７）によって確認されている。
(ｂ)さらに，前記ｃのとおり，純然たる化合物として考えた場合，ピペラジン（二級アミン）由来のジチオカルバミン酸系化合物（本件明細書記載の化合物№１及び№２）の方が，エチレンジアミン，ジエチレントリアミン（いずれも一級アミノ基を含む。）由来のジチオカルバミン酸系化合物（本件明細書記載の化合物№３及び№４）よりも安定なことは，化学構造式から容易に知り得ることであって，本件各発明の作用効果が当業者が通常予測し得る範囲を超えた顕著なものでないことは明らかである。


この点について原告は，後記(2)のとおり，ピペラジンが加熱及び酸の添加に対する安定性が高く有害ガス（ＣＳ，ＨＳ等）の発２２生抑制に結びつくという知見そのものが，本件出願前にはなかったから，本件各発明に予測困難な格別な効果がある旨主張するが，上記のとおり，このことは化学構造式から容易に知り得ることであるから失当である。
ｆ小括
前記ａないしｄを総合すると，①乙１２記載発明と本件各発明は，いずれも飛灰等に含まれる重金属の捕集剤及び捕集方法に関する発明であるから，両発明はその技術分野を同一にするところ，当該技術分野において，硫化水素などの有害ガスを発生させないようにするという技術的課題は，本件出願の優先権主張日当時既に公知であったこと，②安定性試験において，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生させるのに対し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させないことは，化合物の構造特性からくる性質の差異であって，本件出願の優先権主張日当時，当業者であれば容易に知り得たこと，③乙１２にポリアミンとして記載されている二級アミンはピペラジンだけであることからすれば，乙１２に接した当業者であれば，乙１２においてポリアミンとして記載されている数種の化合物のうちで唯一の二級アミンであるピペラジンを選択し，ピペラジンジチオカルバミン酸塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤（本件発明１）に想到することは容易であったというべきである。しかも，ポリアミンとしてピペラジンを選択し，ピペラジンジチオカルバミン酸塩系化合物の構成とすることによって当業者が通常予測し得る範囲を超えた顕著な作用効果を奏するものでないことは，前記ｅのとおりである。
したがって，当業者であれば，乙１２に基づいて本件各発明を容易に想到することができたものというべきであるから，本件各発明は，進歩性が欠如している。
ウ無効理由３（乙３４の２に基づく新規性の欠如）
本件発明１及び２は，本件出願の優先権主張日（平成６年１２月２日）前に頒布された刊行物である乙３４の２（「POLYMERICCHELATESOF   COPPERPIPERAZINE-BIS-DITHIOCARBAMATE（COPPERPIPERAZINE-BIS-N,N'-CARBODITHIOATE）」（CHEMIAANALITYCZNA，１９６５年））に記載された発明（以下「乙３４の２記載発明」という。)と同一であるから，本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
乙３４の２には，①ピペラジンジチオカルバミン酸ナトリウムの水溶液中では，ピペラジンジチオカルバミン酸イオンが重金属とキレートを作って重金属を固定化すること，②そのキレートは水混和性溶媒を用いて抽出が可能であり，水混和性のない溶媒には溶解しないこと，③その安定性はピペラジンの構造によるものであること，④重金属の固定化は，任意のｐＨ値において起こることが記載されている。
上記記載によれば，乙３４の２には，本件発明１の構成要件Ａ及びＢ並びに本件発明２の構成要件Ｃ及びＤがすべて開示されている。したがって，本件発明１及び２は，乙３４の２記載発明と同一のものであって，新規性が欠如している。
エ無効理由４（乙３４の２に基づく進歩性の欠如）
本件発明３は，当業者が乙３４の２に基づいて容易に想到することができたものであるから，本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
すなわち，乙３４の２記載の発明と本件発明３とは，前者がナトリウム塩（「ピペラジンカルボジチオ酸ナトリウム」）であるのに対し，後者はカリウム塩（「ピペラジンカルボジチオ酸カリウム」）であるとの点での相違があるのみである。
そして，乙３４の２の記載事項（前記ウ①ないし④）をも考慮すれば，当業者であれば，乙３４の２に基づいて本件発明３を容易に想到することができたものというべきである。
したがって，本件発明３は，進歩性が欠如している。
オ無効理由５（実施可能要件違反）
本件明細書の発明の詳細な説明には，以下のとおり，当業者において本件各発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえないから，本件特許には，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条（以下「特許法旧３６条」という。）４項に違反する無効理由（特許法１２３条１項４号）がある。
(ア)前記１(2)ア(ア)の原告の主張を前提とすれば，本件各発明は，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」化合物を用いた重金属固定化処理剤の発明ということになるから，本件明細書の発明の詳細な説明には，上記化合物の製造方法が開示されている必要がある。
しかるところ，前記イ(イ)ｅ(ａ)のとおり，乙１４（原告が本件出願後に行った特許出願に係る特開２００５－３３６１２８号公報）によれば，ピペラジンジチオカルバミン酸塩の製造に当たっては，少なくとも，アミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比が１．０を超える場合には，チオ炭酸塩が副生成され，６５℃に加温すれば硫化水素が発生するものと考えられるから，副生成物であるチオ炭酸塩を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」化合物を用いた重金属固定化処理剤を製造するためには，アミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比が１．０を超えないようにする必要があるが，そのようなことは，本件明細書の発明の詳細な説明には一切記載されていない。


また，被告が，本件明細書の実施例記載のとおりに合成した化合物No.１及び化合物No.２の「未精製品」に関して，実施例記載の「安定性試験」の追試をした結果，６５℃に加温した場合及び塩化第二鉄を添加した場合のいずれにおいても，硫化水素が発生した（乙１７，２４）。このことは，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」化合物を得られていないことを示している。仮に本件明細書記載の「安定性試験」において硫化水素が発生しないという結果が事実であるとしても，二硫化炭素については，化合物No.１において，加温試験で「１６００ｐｐｍ」，塩化第二鉄の添加試験で「２６ｐｐｍ」，化合物No.２においては，加温試験で「２５００ｐｐｍ」，塩化第二鉄の添加試験で「３８ｐｐｍ」（乙２４，表７，表１０）という数値を示し，大量に発生していることが確認されている以上，「安定」（加熱又は酸の添加による逆反応が起こりにくい）とは到底言えず，本件各発明を実施できないことは明らかである。
さらに，本件各発明は，あらゆる製造方法により製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」を包含するものであるところ，本件明細書の記載から当業者がどのような製造方法を用いれば副生成物を含まない化合物を得られるかを理解することはできないから，上記実施例の記載をもって特許法旧３６条４項の実施可能要件を充足することにはならない。
この点について，原告は，後記(2)エ(イ)のとおり，本件各発明の実施例では，「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」ことが明記されているから，十分な記載がある旨主張するが，この方法では，既に副生成されたチオ炭酸塩を除去することはできず，原告の主張は失当である。
(イ)したがって，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において本件各発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえないから，本件特許は，実施可能要件（特許法旧３６条４項）に適合しない。
カ無効理由６（サポート要件違反）
本件各発明の特許請求の範囲の記載は，以下のとおり，発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含んでいるから，本件特許には，特許法旧３６条６項１号に違反する無効理由（特許法１２３条１項４号）がある(ア)前記１(2)ア(ア)のとおり，原告は，安定性試験において硫化水素ガスが発生しないという効果をもって，本件各発明の固有の効果である旨主張する。
他方で，前記イ(イ)ｅ(ａ)のとおり，乙１４には，合成例３として，所定の方法で製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム」（「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」と同一のもの）が示されているところ，当該物質は，チオ炭酸塩を０．８重量％含むものとされているから，これを６５℃に加温すれば硫化水素が発生するものと考えられる。
本件各発明は，いずれも，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムからなる飛灰中の重金属固定化処理剤」をその技術的範囲に含むところ，その製造方法や硫化水素発生の有無については，本件各発明の特許請求の範囲に何ら記載されていないから，乙１４の合成例３に従って製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」からなる飛灰中の重金属固定化処理剤も，本件各発明の技術的範囲に含まれるものといえる。
そうすると，原告が本件各発明の固有の効果であると主張する，安定性試験において硫化水素ガスが発生しないという効果を奏さない物質（乙１４の合成例３に従って製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」からなる飛灰中の重金属固定化処理剤）が本件各発明の特許請求の範囲に含まれることになる。
(イ)以上のとおり，原告の主張する本件各発明の固有の効果を奏さないものが特許請求の範囲の記載に含まれる以上，本件各発明は発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含むものといえるから，本件特許は，サポート要件（特許法旧３６条６項１号）に適合しない。
(2)原告の主張
ア無効理由１に対し
(ア)被告は，乙１２の７欄２行ないし９欄１２行の記載中に，本件各発明の構成要件のすべてが開示されている旨主張する。
しかし，当該引用箇所には，ポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体の合成に関する記載があり，その中にポリアミンという抽象的な包括上位概念に属する３０種を超える多種多様な化合物の名称がランダムに羅列され，その末尾あたりに「ピペラジン」という一語がたまたま記載されているに過ぎない。このような一語のみを根拠に，乙１２に，アルカリ存在下で，ピペラジンと二硫化炭素を反応させた飛灰中の重金属固定化処理剤が記載されているといえないことは明らかである。(イ)次に，乙１２には，被告特許発明に係る実施例として，ポリアミン誘導体に当たる具体的な５種類の化合物が記載されているが，それらは，いずれもエチレン系の直鎖状のポリアミンに限定されており，環状の「ピペラジン」を骨格とするポリアミン誘導体を合成して使用に供するという具体的な記載は存在しない。
(ウ)さらに，乙１２の記載中には，本件各発明のように「ピペラジン」という特定の化学物質に着目した上で，「ピペラジン」を必須の構成要素とする重金属捕集剤に焦点を当て，その技術的構成及び作用効果を具体的に記載していると認められるような箇所は，実施例のみならず，比較例をも含めて一切存在しない。
すなわち，本件明細書の記載（前記１(1)ア(ア)）によれば，本件各発明の必須不可欠の構成要素は，飛灰用の重金属固定化処理剤の主要有効成分が「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」であり，ジチオカルバミン酸系化合物の原料アミン化合物として「ピペラジン」という特定の化合物に着目したことにより，高度の重金属固定化能と共に，加熱又は酸の添加によっても，分解しにくく（合成されたジチオカルバミン酸系化合物の逆反応が起こりにくく），安定性（熱的な安定性及びｐＨ調整剤との混練に対する安定性）に優れているという作用効果を実現したものである。


そして，それを具体的に示したのが，本件明細書記載の安定性試験及びその結果であり，本件明細書の「表１」が示すとおり，本件各発明の実施例である化合物№１（ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナトリウム）及び化合物№２（ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム）では，６５℃に加温した場合も，ｐＨ調整剤として塩化第二鉄（ＦｅＣｌ，３８％水溶液）を２０重量％添加した場合も，硫３化水素ガス（ＨＳ）の発生は検知されなかったのである。２これに対して，乙１２には，重金属固定化処理剤として用いられるジチオカルバミン酸系化合物の安定性の高さ，特に，加熱又は酸の添加による分解反応が起こりにくいジチオカルバミン酸系化合物を実現するという技術的な思想あるいは視点について，何ら開示がない。そもそも，乙１２には，加熱又は酸の添加によるジチオカルバミン酸系化合物の分解によって有害ガス（ＣＳ，ＨＳ）が発生するという問２２題意識がないから，それを解決する技術的手段が示されていないのは当然である。
(エ)以上によれば，乙１２においては，「ピペラジン」を必須の構成要素とする本件各発明の構成要件が開示されているとはいえないから，被告主張の無効理由１は理由がない。
イ無効理由２に対し
(ア)本件各発明と乙１２記載発明との対比の主張に対し乙１２記載発明の技術的構成と本件各発明の技術的構成を対比すると，乙１２記載発明（被告特許発明）の構成は，前記１(1)ウ(イ)のとおり，「ポリアミン誘導体（Ａ成分）」と「高分子ポリエチレンイミン誘導体（Ｂ成分）」の両成分をいずれも必須の要件とすることによって特定されるのに対し，本件各発明の構成では「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の要件とすること以外に成分的な限定がない点で異なり，両発明は，構成要件において決定的に異なる発明である。次に，両発明の作用効果を対比すると，乙１２記載発明の作用効果は，①「金属を捕集して形成されたフロックが大きく，フロックの沈澱速度が大きいため廃水中の金属イオンを効率良く捕集除去できる。」，②「フロックへの水のからみが従来の金属捕集剤を用いた場合に比して少ないため，フロックを分離除去して固めて得たケーク中の含水量を少なくすることができ，ケークの処理が容易となる。」，③「クロム（Ⅲ），ニッケル，コバルト，マンガン等の金属イオンに対する捕集性に優れ，更に従来よりも多種の金属イオンを効率良く捕集できるため，処理対象廃水の範囲が拡大される。」，④「飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に含まれる重金属が強固に固定されるため，その後セメントにて固化して海洋投棄や埋め立て等によって処理した場合でも，セメント壁を通して金属が流出する虞がなく，しかも・・・被処理物の容量が小さくなり，・・・固化に用いるセメントの量を少なくできるとともに廃棄処理時の取扱も容易となる」（以上，乙１２の５欄１６行～６欄１０行，２５欄１行～２６欄１２行）というものである。このように乙１２記載発明の主たる目的は，廃水処理における金属イオンの捕集除去であり，フロック（水処理関連分野において，凝集作用によって生成した大きな粒子でフワフワした浮遊物質の集合体）の形成能（形成されるフロックが大きく，廃水中での沈澱速度が速く，水分の絡みが少ないことなど）に特段の技術的意味が存在するものである。
これに対し本件各発明は，その構成として「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の要件とすることにより，前述のとおり，高度の重金属固定化能とともに，加熱又は酸の添加によっても，分解しにくく（合成されたジチオカルバミン酸系化合物の逆反応が起こりにくく），安定性（熱的な安定性及びｐＨ調整剤との混練に対する安定性）に優れているという作用効果を実現したものであり，乙１２記載発明の作用効果とは明らかに異なるものである。
このように乙１２記載発明と本件各発明とは，重金属固定化処理剤として解決を要するそれぞれが認識している技術的課題が全く異なるものであって，本件各発明は，乙１２記載発明とは異なる技術的課題の下に，乙１２記載発明とは異なる技術的構成を採用し，その結果，乙１２記載発明においては全く実現されていない異質かつ顕著な効果を奏している。
(イ)容易想到性の主張に対し
ａ被告は，安定性試験において，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生させるのに対し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させないことは，化合物の構造特性からくる性質の差異であって，本件出願の優先権主張日当時，当業者であれば容易に知り得たことであるとの前提に立った上で，乙１２に接した当業者が，乙１２においてポリアミンとして記載されている数種の化合物のうちで唯一の二級アミンであるピペラジンを選択し，本件各発明に想到するすることは容易であった旨主張する。しかしながら，以下に述べるとおり，飛灰用重金属固定化処理剤の技術分野においては，「二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させない」との前提は，技術的に誤りである。かえって，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩が硫化水素を発生させることは，本件出願の優先権主張日当時，当業者の間で周知の技術事項であったというべきであるから，被告の上記主張は，そもそもその前提を欠き，失当である。
(ａ)被告がその主張の根拠とするＹⅠ鑑定書（乙１８）に刊行物２として引用されている甲１２（「THEDITHIOCRBAMATESAND   RELATEDCOMPOUNDS」（ジチオカーバメート及び関連化合物），１９６２年（昭和３７年）発行）の「SOMEBASICREACTIONS   SUMMARIZED」（幾つかの基本的な反応のまとめ）と題する節には，ジチオカルバミン酸の生理活性の点で特に重要な反応がFig.４及び同５にまとめられているが，そのFig.４には，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩の分解により二硫化炭素（ＣＳ）と硫化水素（ＨＳ）２２が発生する反応機構が化学式によって具体的に明示されている。また，Ｙ鑑定書が刊行物４として引用する乙１９の８頁「表－ⅰ３」及び９頁「表－４」には，二級アミン塩に当たるカルバミン酸系イオウ化合物から「硫化水素ガス発生(少々)」が認められることが明記されている。
(ｂ)甲１３（特開昭５９－１９０２０５号公報）の「実験３」，「実験４」及び「実験５ないし８」には，いずれも二級アミンであるジアルキルアミン，ジメチルアミン及びジプロピルアミン由来のジチオカルバミン酸塩について，その水溶液の温度が約５０℃では硫化水素は発生しないものの，約８０℃では硫化水素が発生することが示されている。


(ｃ)甲２４（「Studiesonthe   stabilityofdithiocarbamic   acids」（ジチオカルバミン酸の安定性に関する検討），１９６９年（昭和４０年））には，２５±０．１℃（室温）という温度条件下にいおいて，二級アミンであるジフェニルアミン由来のジチオカルバミン酸から，二硫化炭素に伴って硫化水素も発生することが記載され，その反応機構も示されている。
(ｄ)甲１５（TheJournal   ofPhysicalChemistry   Vol.７４，№４．８６０頁～８６５頁」，１９７０年２月１９日）には，①ジチオカルバミン酸塩は，水溶液中では，窒素原子と炭素原子の間の分子内水素結合の生成により不安定化し，分解（Ｃ－Ｎ結合の切断）し易くなること，②ジチオカルバミン酸塩の安定性には窒素に結合した置換基（Ｒ，Ｒ）の大きさが影響し，嵩高い置換基ほど安定12性に対してマイナスとなること（立体効果），③一級アミンのモノメチル体（片方のＲが水素）では，他の二級アミンよりも分解速度定数が小さく（８６２頁のTableⅡ），これは一級アミンの方が二級アミンより安定していることを示していること，④「ジチオカルバミン酸は溶媒によって安定性に影響を受け，溶媒の種類（誘電定数）によって差があることなどが記載されている。
上記①ないし④の技術事項は，アミンのジチオカルバミン酸塩の分解反応は原料アミンが一級か二級かという単純な問題で決まるのではなく，窒素（Ｎ）に結合した置換基の大きさや，反応雰囲気中の溶媒の種類によっても影響を受け，複雑で一義的に決定されるものではないことを示すものである。
(ｅ)以上のような公知文献の記載によれば，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩から硫化水素が発生するに至る分解反応は現に存在し，そのことは，本件出願の優先権主張日（平成６年１２月２日）当時，当業者の間で周知の技術事項であったものであり，被告が主張する「二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させない」との前提は，技術的に誤りである。
ｂ前記ア(ウ)のとおり，乙１２には，ピペラジンという特定の化学物質に着目した上で，ピペラジンを必須の要件とする重金属捕集剤に焦点を当てて，その技術的構成及び作用効果を具体的に記載していると認められるような箇所は一切存在せず，ピペラジンという特定の成分を必須の構成要件とする本件各発明の開示も示唆もない。また，前記(ア)のとおり，本件各発明と乙１２記載発明とは，重金属固定化処理剤として解決を要するそれぞれが認識している技術的課題が全く異なり，課題の共通性も認められない。
被告が主張するように，本件出願の優先権主張日当時に「硫化水素等の有害ガスの発生を抑止するという技術的な課題」自体は公知であり，そのような課題の認識を持った当業者が乙１２の記載事項に接したとしても，乙１２の記載中に「硫化水素等の有害ガスの発生を抑止する」という課題の示唆ないし着想はなく，乙１２に羅列されたポリアミンの中で特に「ピペラジン」に着目する誘因ないし動機は存在しない。
かえって，本件出願の優先権主張日当時は，ピペラジン由来の金属錯体は耐熱性において劣る（５０℃の溶液中で数分で分解してしまう）とすらいわれており（甲１４の「表１」及び「表２」（３９頁）），「熱」や「酸」に対して安定性の高いジチオカルバミン酸系化合物を目的とする上で，ピペラジンをわざわざ選択すべき理由はない。
ｃ(ａ)そもそも乙１２に基づいて飛灰用重金属固定化処理剤の原料アミンとしてピペラジンに想到すること自体が当業者にとって極めて困難であるが，仮に乙１２からピペラジンを選択することに想到し得たとしても，本件各発明のような異質かつ顕著な効果を通常予測し得るものではない。なぜなら，ピペラジンが加熱及び酸の添加に対する安定性が高くて有害ガス（ＣＳ，ＨＳ等）の発生抑制に結２２び付くという知見そのものが，本件出願の優先権主張日当時にはなかったからである。むしろ，前記ｂのとおり，本件出願の優先権主張日当時は，ピペラジン由来の金属錯体は耐熱性において劣る（５０℃の溶液中で数分で分解してしまう）とすらいわれていたのである（甲１４の「表１」及び「表２」（３９頁））。
したがって，本件各発明には当業者において予測困難な格別の効果がある。
(ｂ)この点について被告は，乙１４の合成例３に従って製造された，副生成物としてチオ炭酸塩を０．８重量％を含むピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムからなる飛灰中の重金属固定化処理剤は，硫化水素が発生するところ，本件各発明は，製造方法や副生成物であるチオ炭酸塩の量的な限定等はされていないことに照らすならば，乙１４の合成例３に従って製造された上記飛灰中の重金属固定化処理剤は，本件各発明に含まれることになるので，本件明細書に記載された「安定性試験」における「硫化水素を発生しない」という発明の効果は，本件各発明の対象とされる飛灰中の重金属固定化処理剤の固有の効果であるとはいえない旨主張する。しかし，被告の上記主張は理由がない。
すなわち，乙１４記載の発明が抑制する有害ガス（ＣＳ，ＨＳ２２等）の主な発生源は「チオ炭酸塩」であるのに対し，本件各発明は安定性（熱的な安定性及びｐＨ調整剤との混練に対する安定性）の高いジチオカルバミン酸系化合物を得ることに焦点を当てたものであり，得られた化合物（ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩）の安定性の高さ（加熱又は酸の添加によっても分解しにくい）の具体的な発現として有害ガス発生抑制効果を奏しているものであり，両発明は，そもそも抑制の対象とする有害ガスの主な発生源が異なるし，その発生抑制メカニズムも当然異なるものである。また，乙１４の記載から明らかなとおり，乙１４の合成例３は，「チオ炭酸カリウム」が副成・混在していない合成例１（段落【００３４】，【００４０】及び８頁【表１】の化合物１の欄）と比較することを専ら目的として，有害ガス発生源である「チオ炭酸カリウム」が多量に副成・混在するように意図的に合成されたものであり，主要生成物質である「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム」による固有の効果を意図的に（比較可能であるように）減殺する目的で，有害ガス発生作用のある「チオ炭酸カリウム」をわざわざ副生成・混在させた合成例（比較例）である。その比較の結果，合成例３では，合成例１と異なり副生成物である「チオ炭酸塩」（チオ炭酸カリウム）が多量に生成・混在し，その「チオ炭酸塩」が分解したために二硫化炭素が発生したことが認められたということである。


このように乙１４の合成例３から，合成例１との比較のために意図的に多量に生成・混在させた副成物である「チオ炭酸カリウム」の分解による有害ガス発生が認められたということと，乙１４の合成例１及び合成例３が「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム」を主要有効成分とする飛灰用重金属固定化処理剤であることとは，全くの別の事柄であり，乙１４の合成例３は，本件各発明の固有の効果である，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」そのものの安定性の高さ（加熱または酸の添加によっても分解しにくい）の具体的な発現として有害ガス発生抑制効果を奏することを否定する根拠となるものではない。
さらに，被告は，本件明細書の合成例２のアミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比を計算すると，１．６０となり，モル比は１．０をはるかに超えているので，乙１４の記載によれば，本件明細書の合成例２のチオ炭酸塩が０．０３重量％以上となるのは明らかであるから，本件明細書の合成例２に関する安定性試験において，硫化水素が発生しないという結果は，乙１４の記載と矛盾した結果を示しており，その信頼性が欠如しているなどと主張する。
しかし，前記のとおり，本件明細書には，合成例２について「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」ことが明記されているところ，これは，合成例２の目的物質である「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」の合成過程でチオ炭酸カリウムなどの副生成物が生成・混在することを抑制するために行われたものである。目的物質であるピペラジンカルボジチオ酸塩の合成過程でチオ炭酸塩などの副成物が生成・混在することを抑制するための技術的手法は，乙１４が開示した手法（製造工程において原料二硫化炭素の添加量の調整や分割添加を行って反応量を抑制する手法）だけに限らず，反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去する手法をも含めて，いろいろな方法が考えられる。そして，二硫化炭素（ＣＳ）は水に難溶性の化合物であり，ピ２ペラジンのアルカリ水溶液に二硫化炭素を添加して反応させる合成法では，添加した二硫化炭素は水溶液と相分離し，相間界面で反応が進行し，まず，原料ピペラジンと原料二硫化炭素の反応が進むのであり，未反応の原料ピペラジンまたはピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（モノ体）が存在する状態では，昀初からチオ炭酸塩（副成物）が生成されるものではない。そのような反応形態をとるために，ピペラジンと反応する二硫化炭素の量は，原料二硫化炭素の添加量の調整や分割添加だけでなく，反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去することによって十分に制御できるのである。このことは，原告において，本件明細書の実施例に記載された合成例１及び合成例２の記載どおりに従って目的化合物（本件明細書の化合物№１及び化合物№２）を合成し，得られた「黄色透明の液体」について安定性試験の追試を行ったところ，被告による追試結果(乙１７，２４)とは異なり，硫化水素ガスの発生が検出されなかったこと（甲２０，３１）から，確認されている。
(ウ)以上によれば，被告主張の無効理由２は理由がない。
ウ無効理由３及び４に対し
(ア)乙３４の２は，ピペラジンビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）が銅の測定用の分析試薬として有用であること，すなわち，主にピペラジンビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）の銅錯体（銅キレート）のコロイド溶液の特性を論じたものであって，銅などの重金属を固定化する前の「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」そのものの特性について論じたものではない。
まして，乙３４の２では，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」が重金属固定剤（特に飛灰用の重金属固定化処理剤）としての用途を持つことについては，記載も示唆もされておらず，熱や酸による有害ガスの発生を抑制する効果についても一切触れられていない。なお，乙３４の２記載の「安定性はピペラジンの構造によるものであること」にいう「安定性」とは，銅を固定化した後の銅錯体（銅キレート）が水溶液中で沈殿凝集しない（コロイド状の浮遊物として存在する）ために，銅の分光分析に用いることができるという意味であって，本件各発明において問題となる，重金属を固定化する前の「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」そのものが熱や酸によって分解し難く有害ガスの発生抑制に結び付くという意味での「安定性」のことではない。(イ)以上によれば，本件発明１及び２が乙３４の２の発明と同一であるとはいえず，また，本件発明３が乙３４の２の発明から当業者において容易に想到することができたものであるともいえないから，被告主張の無効理由３及び４は，いずれも理由がない。
エ無効理由５に対し
被告は，乙１４の記載を根拠として，本件明細書の発明の詳細な説明には，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」の製造方法が開示されていなければ，当業者においてその実施が可能とはいえないのに，本件明細書の発明の詳細な説明にはその記載がないから，本件特許は実施可能要件に適合しない旨主張する。
しかしながら，以下のとおり，被告の上記主張は理由がない。(ア)まず，本件各発明は，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の主要有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤そのものに関する発明であり，かかる飛灰中の重金属固定化処理剤の「製造方法」に関する発明ではない。
しかも，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の主要有効成分とすることによる作用効果を実質的に享受している飛灰中の重金属固定化処理剤であれば，当該主要有効成分以外の成分を含んでいたとしても，本件各発明の技術的範囲に属するものというべきであるから，被告が主張するような「製造方法」による発明の限定を加える必要性はそもそもない。
(イ)また，乙１４に基づいて被告が主張する「製造方法」とは，「アミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比が１．０を超えないようにする」ということに尽きるが，それは副生成物であるチオ炭酸塩の生成抑制手法の一つにすぎず，本件各発明の実施に当たって，その手法に固執する必要は全くない。


現に，本件明細書（甲２）の合成例では，「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」（段落【００１６】，【００１７】）ことが明記されているが，これも目的物質であるピペラジンカルボジチオ酸塩の合成過程でチオ炭酸塩などの副生成物が生成，混在することを抑制するための技術的手法の一つであることは，前記のとおりである。さらに，原告において，本件明細書の実施例に記載された合成例１及び合成例２の記載どおりに従って目的化合物（本件明細書の化合物№１及び化合物№２）を合成し，得られた「黄色透明の液体」について安定性試験の追試を行ったところ，被告による追試結果(乙１７，２４)とは異なり，硫化水素ガスの発生が検出されなかったこと（甲２０，３１）は，前記のとおりである。
(ウ)以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において本件各発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるから，被告主張の無効理由５は理由がない。
オ無効理由６に対し
被告は，乙１４の合成例３に従って製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」からなる飛灰中の重金属固定化処理剤も本件各発明の技術的範囲に含まれるとの前提に立った上で，原告が本件各発明の固有の効果であると主張する，安定性試験において硫化水素が発生しないという効果を奏さない物質が本件各発明の特許請求の範囲に含まれることになるから，本件特許は，サポート要件に適合しない旨主張する。しかしながら，乙１４の合成例３は，専ら合成例１との比較のために，「ピペラジンカルボジチオ酸カリウム」そのものによる固有の効果を減殺する目的で，副生成物である「チオ炭酸カリウム」が多量に生成，混在するような条件を意図的に設定して合成されたものであり，その結果，チオ炭酸塩カリウムを発生源として硫化水素が発生するものにすぎない。したがって，乙１４の合成例３に従って製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」から硫化水素が発生するからといって，これによって「ピペラジンカルボジチオ酸カリウム」そのものが有する本件各発明の固有の効果が否定されることにはならないというべきである。
そうすると，被告主張の無効理由６は，その前提を欠くものであって，理由がない。
カ小括
以上のとおり，被告主張の無効理由１ないし６は，いずれも理由がない。
３争点３（被告製品の範囲）について
(1)原告の主張
ア●（省略）●等について
後記(2)アのとおり，被告は，別紙参考製品名目録３記載の●（省略）●等について，それらがいずれもその有効成分として「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」ないし「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」を含有するものであり，被告において金属固定化剤又は金属捕集剤の原料として製造，販売したことは認める一方で，これらの用途が飛灰処理用であるかどうかは不明であるとして，被告が●（省略）●等を「飛灰中の重金属固定化処理剤」として製造，販売したことを争っている。
しかしながら，以下に述べる事情等に照らすならば，被告が●（省略）●等を飛灰処理用の重金属固定化処理剤として製造，販売したことは明らかであるから，●（省略）●等は，被告製品（別紙物件目録記載の製品）に含まれるものである。
(ア)そもそも，ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩を有効成分とする重金属固定化処理剤（以下「ピペラジン系の重金属固定化処理剤」という。）は，難分解性であるため，環境中に放出された場合の長期毒性の観点から，雨水などによって溶出して河川に流入するような事態は極力避けなければならないものであるから，ごみ焼却場などのクローズドシステム（閉鎖系）で昀終処理が行われる飛灰処理用途には高い有用性を有するが，オープンシステム（開放系）で昀終処理が行なわれる水処理用途や土壌処理用途には不適当である。また，ピペラジン系の重金属固定化処理剤は，低分子化合物であるため，水処理剤に要求される「フロック形成能」に欠け，水処理用途には適しない。
これらのことからすれば，ピペラジン系の重金属固定化処理剤である●（省略）●等が飛灰処理用途以外の水処理用途や土壌処理用途に用いられるものとは考えられない。
(イ)鑑定人坂上信一郎(以下「坂上鑑定人」という。)による鑑定（以下「坂上鑑定」といい，同鑑定人作成の平成２２年２月１０日付け計算鑑定書を「坂上鑑定書」という。）の結果によれば，平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの間に出荷販売された●（省略）●等のすべてが，同鑑定書記載の●（省略）●ないし●（省略）●の各社，すなわち，順に，●（省略）●のいずれかに販売されていることが認められるところ，●（省略）●社ないし●（省略）●社のいずれもが飛灰中の重金属固定化処理剤の大手取扱事業者であることは当業者の間で周知のことであり，このことは，●（省略）●社ないし●（省略）●社のいずれかに販売された●（省略）●等が飛灰用の重金属固定化処理剤として使用されるものであったことを示している。
(ウ)被告は，●（省略）●等について，販売先の仕様に基づいて製造，販売したものにすぎず，その用途についてまでは把握していない旨主張するが，ピペラジン系の重金属固定化処理剤は，化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）が規定する「第二種監視化学物質」（同法２条５項）を含有しており，その取扱いには注意が必要であるとされているのであるから，そのような薬剤を製造，販売する事業者が，その販売先における用途について知らないなどという無責任なことはあり得ない。
イ「●（省略）●」について
別紙参考製品名目録２(2)記載の「●（省略）●」についても，被告製品に含まれる。
この点について被告は，被告自らが被告第１準備書面（２００７年（平成１９）年４月２４日付け）添付の別紙「被告製品目録」において●（省略）●が被告製品に含まれる事実を明らかにし（先行自白し），さらに，平成２０年７月２４日の本件第６回弁論準備手続期日においても重ねて自白したにかかわわらず，被告第１５準備書面（２０１０年（平成２２）年６月３０日付け）において上記事実を否認するに至ったものであり，被告による上記事実の否認は，事実に関する「自白の撤回」に該当し，かつ，自白の撤回が許容されるに必要な要件を充足するものではないから，許されるべきではない。
(2)被告の主張
ア●（省略）●等について


(ア)別紙参考製品名目録３記載の●（省略）●等は，いずれもその有効成分として「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」ないし「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」を含有するものではあるが，被告は，これらの製品を，販売先の仕様に基づき，金属固定化剤又は金属捕集剤の原料となる，いわゆる「中間製品」として製造，販売したものにすぎず，その用途についてまでは把握していないから，これらの用途が飛灰処理用であるかどうかは不明である。
したがって，●（省略）●等は，被告において「飛灰中の重金属固定化処理剤」として製造，販売したものとはいえないから，被告製品に含まれるものではない。
(イ)原告は，ピペラジン系の重金属固定化処理剤は，飛灰処理用途以外の水処理用途や土壌処理用途には不適当である旨主張する。しかし，ピペラジンジチオカルバミン酸塩が，飛灰処理用途以外に，排水処理，鉱山から排出される鉱滓，汚染が進んだ土壌等の金属固定化処理剤としても用いられることは，乙１２（特開平３－２３１９２１号公報），乙３２（特開平４－２６７９８２号公報）及び乙５１（特開２００５－１９９２２１号公報。段落【００１６】)に記載されているとおりである。
また，現に，●（省略）●等の販売先である●（省略）●社及び●（省略）●社において，「●（省略）●」の名称で，ピペラジン系の水処理用重金属固定化処理剤を製造，販売している（乙６６，６７）。
さらに，原告自身においても，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤「ＴＳ－２７５」を紹介するサイトにおいて，その姉妹品として，排水用重金属処理剤「ＴＸ－１０」を宣伝していること（乙６８）から，ピペラジン系の水処理用重金属固定化処理剤の製造，販売を行っているものと解される。
したがって，ピペラジン系の重金属固定化処理剤が，飛灰処理用途以外には不適当であるとの原告の主張は理由がない。
(ウ)また，原告は，●（省略）●等の販売先である●（省略）●社ないし●（省略）●社がいずれも飛灰用重金属固定化処理剤の大手取扱事業者であることが，●（省略）●等が飛灰用重金属固定化処理剤として使用されることの裏付けとなる旨主張する。
しかし，●（省略）●社ないし●（省略）●社は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤のみを販売しているわけではなく，水処理用の重金属固定化処理剤の販売も行っており（乙６５の１ないし３），このことは，●（省略）●社及び●（省略）●社による上記「●（省略）●」の製造，販売の事実からも裏付けられるから，原告の上記主張は失当である。
イ●（省略）●について
原告は，別紙参考製品名目録２(2)記載の●（省略）●が被告製品に含まれる旨主張するが，坂上鑑定書によれば，●（省略）●は，非ピペラジン系とされており，被告製品に含まれないものであることが明らかである。
４争点４（原告の損害額）について
(1)原告の主張
ア特許法１０２条１項の損害額（逸失利益）
(ア)被告製品の販売数量
平成１５年１月２４日（本件特許権の設定登録日）から平成２１年９月３０日までの期間における●（省略）●等を含む被告製品の販売数量（単位・㎏）は，別紙原告第１表のＣ欄記載のとおりであり，合計●（省略）●㎏を下らない(坂上鑑定書図表１及び２の「出荷数量」の合計)。
(イ)被告製品の販売数量のうちの原告による販売可能数量原告は，いずれも本件各発明の実施品に当たる飛灰中の重金属固定化処理剤（ピペラジンカルボジチオ酸カリウムを有効成分とするもの）である，製品名「ＴＳ－２７５」の製品を平成１５年４月から，製品名「ＴＳ－３００」の製品を平成１８年４月から，それぞれ製造，販売しているところ（以下，これらの製品を「原告製品」という。），平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における被告製品の合計販売数量●（省略）●kgのうち，原告が特許法１０２条１項に基づく損害賠償請求の対象とし得る，原告による原告製品の販売可能数量は，以下に述べるとおり，少なくとも合計●（省略）●kgを下らない。
ａまず，平成１５年１月２４日から同年３月３１日までの間は，原告製品の販売が未だ開始されていないから，この間の被告製品の販売数量のうち，原告における原告製品の販売可能な数量はない。ｂ次に，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間おいて，被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった数量を検討すると，次のとおりである。
(ａ)上記期間おいては，原告製品及び被告製品に加え,大手製造事業者３社（以下「ＯＥＭ３社」という。）がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の製造，販売を行っていたところ，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の中で，被告製品を除く製品における原告製品の市場占有率は，次のとおり算出される。ＯＥＭ３社によるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売数量を直接的に把握することは困難であるため，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤全体の市場規模の算出には，経済産業省の告示による統計データを用いるほかはない。
すなわち，化審法２３条１項の規定によると，第二種監視化学物質を製造し，又は輸入した者は，当該化学物質の年度ごとの製造数量又は輸入数量を経済産業大臣に届け出ることが義務付けられており，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の有効成分であるジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）及びカリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアートは第二種監視化学物質に指定されていることから，経済産業大臣に届出がされた上記化学物質の製造数量等（甲３５の１，甲４の１及び２の各経済産業省告示に示された平成１５年度ないし平成１７年度における上記化学物質の製造数量等）から，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模を見積もることができる。つまり，原告製品及び被告製品においては，上記化学物質が平均値で３８％含まれる水溶液として製造，販売されていること，上記化学物質にはピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤以外に工業的な用途はないことからすると，当該化学物質全体の届出数量を０．３８で除することによりピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模を算出することができる。


このようにして平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間におけるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤全体の市場規模を算出すると，別紙原告第２表のＣ欄記載のとおりとなる。これを基に，鑑定人古川孝之(以下「古川鑑定人」という。)による鑑定（以下「古川鑑定」といい，同鑑定人作成の平成２２年４月５日付け計算鑑定書及び同年５月１２日付け補充鑑定書を「古川鑑定書」という。）の結果から認められる上記期間における原告製品の販売数量及び別紙原告第１表記載のとおりの被告製品の販売数量を前提として，被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の年度ごとの市場占有率を算出すると，別紙原告第２表のＥ欄記載のとおりとなる。
(ｂ)そうすると，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間については，被告製品の年度ごとの販売数量に，別紙原告第２表のＥ欄記載の被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の年度ごとの市場占有率を乗ずることによって算出される数量が，被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった数量であるということができ，その数量は，別紙原告第３表のＢ欄の平成１５年度ないし平成１７年度の欄に記載のとおりとなる。
(ｃ)また，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間について，被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった数量（別紙原告第３表のＢ欄記載の数量）が原告の実施能力の範囲内であったかどうかについては，原告が上記期間における原告製品全部の製造を委託していた三新化学工業株式会社（以下「甲社」という。ただし，古川鑑定書では，「甲社」は「Ａ社」と表記されている。）の余剰生産能力と比較することによって判断できる。
しかるところ，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの年度ごとの甲社の余剰生産能力は，別紙原告第３表のＣ欄記載のとおりであり（古川鑑定書の第５表のイ欄），これと別紙原告第３表のＢ欄記載の数量とを比較すれば，上記期間内における被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった数量は，いずれの年度においても甲社の余剰生産能力の範囲内である。
したがって，上記期間において，別紙原告第３表のＢ欄記載の数量の全部が原告の実施能力の範囲内であったことは明らかである。
ｃさらに，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間において，被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった数量を検討すると，次のとおりである。(ａ)まず，原告は，平成１８年３月までは，原告製品全部の製造を甲社に委託していたが，平成１８年４月からは，それまで本件特許権を侵害するピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していたＯＥＭ３社との和解交渉の結果，ＯＥＭ３社が，原告からの委託を受けて原告製品としてピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造し，原告に販売することとなった。(ｂ)そのため，平成１８年４月以降においては，市場におけるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が原告製品と被告製品のみとなり，被告製品の販売がなければ原告製品の販売が可能であった数量は，前記ｂのように原告の市場占有率を算出するまでもなく，被告製品の全販売数量とみることができる。
(ｃ)また，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間においても，被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった数量（別紙原告第３表のＢ欄記載の数量）は，いずれの年度においても，甲社の余剰生産能力（同第３表のＣ欄記載の数量）の範囲内に十分な余裕をもって収まっている。
したがって，上記期間においても，別紙原告第３表のＢ欄記載の数量の全部が原告の実施能力の範囲内であったことは明らかである。
ｄ以上によれば，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における被告製品の販売数量の合計●（省略）●kg（別紙原告第３表のＡ欄の合計欄）のうち，●（省略）●kg（同第３表のＢ欄の合計欄）が，原告が特許法１０２条１項に基づく損害賠償請求の対象とし得る，原告における原告製品の販売可能数量となる。
(ウ)原告製品の単位数量当たりの利益額とそれに基づく特許法１０２
条１項に基づく原告の損害額
ａ原告は，平成１８年３月までは，原告製品の製造をすべて甲社に委託していたが，平成１８年４月からは，ＯＥＭ３社との和解交渉の結果，これら３社が新たに原告製品の製造委託先となったため，その後は合計４社に原告製品の製造を委託している。
ｂ甲社が原告の製造委託に基づき製造した原告製品（以下「甲社製原告製品」という。）についての限界利益は，別紙原告第４表のとおり算出される。
平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における各年度ごとの甲社製原告製品の「平均販売単価（円／kg）」，「変動費単価（円／kg）」及び「単位数量当たりの限界利益（円／kg）」は，それぞれ別紙原告第４表のＡ欄，Ｂ欄及びＣ欄に記載されたとおりである(古川鑑定書の第４表)。
ｃＯＥＭ３社によって製造された原告製品（以下「ＯＥＭ３社製原告製品」という。）についての限界利益は，別紙原告第５表のとおり算出される。
平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における各年度ごとのＯＥＭ３社製原告製品の「平均販売単価（円／kg）」，「変動費単価（円／kg）」及び「単位数量当たりの限界利益（円／kg）」は，それぞれ別紙原告第５表のＡ欄，Ｂ欄及びＣ欄に記載されたとおりである(古川鑑定書の第４表)。
ｄ別紙原告第４表及び別紙原告第５表の各Ｃ欄のとおり，甲社製原告製品についての限界利益とＯＥＭ３社製原告製品の限界利益とは異なり，前者が後者よりも明らかに高いが，それは前者と後者の取引条件等の違いによって生じる合理的な差である。


営利企業としては，少しでも利益の多い事業展開を希求するのが当然であることに加え，甲社が原告製品の製造，販売開始当時（平成１５年４月）からの製造委託先であり，原告にとっては自社の社内製造と同等の下請製造といえることからすると，原告としては，被告製品の販売がなければ販売可能であった原告製品の数量のうち，甲社の製造能力によって製造可能な昀大限の数量に達するまでは甲社製原告製品を販売し，それを超える数量についてのみＯＥＭ３社製原告製品を販売したはずである。
これに対し，被告は，後記(2)ア(ウ)ｂのとおり，甲社製原告製品よりもＯＥＭ３社製原告製品の方が販売単価が低いことを根拠に，後者の方が優先的に販売されていたはずである旨主張する。しかし，ＯＥＭ３社が原告製品の製造委託先となったのは，原告が，本件特許権の侵害品を自社製品として製造，販売していたＯＥＭ３社との間で和解交渉を行った結果，平成１８年４月以降は，ＯＥＭ３社が同一製品を原告からの委託により原告製品として製造，販売する旨の合意が成立したからであり，原告がＯＥＭ３社に原告製品の製造を委託しているのは，ＯＥＭ３社に本件特許権の侵害行為を止めさせることに主眼があるのであるから，ＯＥＭ３社への製造委託数量は，各社の従前からの販売数量に見合うだけあれば十分であって，被告による本件特許権の侵害数量分までをもＯＥＭ３社に製造させることはない。
ｅ以上を踏まえて，特許法１０２条１項に基づく原告の損害額を計算すると，次のとおりである。
(ａ)甲社製原告製品が販売可能であったことによる損害額前述のとおり，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における被告製品の販売数量合計●（省略）●kgのうち，被告製品の販売がなければ原告において原告製品の販売が可能であった合計数量は●（省略）●kgである（別紙原告第３表のＢ欄）。
次に，上記期間における年度ごとの甲社における余剰生産能力は別紙原告第３表のＣ欄記載のとおりであるから，前述のとおり，被告製品の販売数量のうち，原告製品の販売可能数量は，いずれも甲社における余剰生産能力の範囲内であり，したがって，被告製品の販売数量のうち，原告製品の販売可能数量は，すべて甲社において製造することが可能であったといえる。
さらに，前述のとおり，甲社製原告製品についての年度ごとの限界利益（円／kg）は，別紙原告第４表のＣ欄記載のとおりである。
したがって，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品のうち，甲社製原告製品が販売可能であったことによる原告の損害額（逸失利益）は，別紙原告第６表のＣ欄記載の年度ごとの数量に同第６表のＤ欄記載の年度ごとの単位数量当たりの利益（限界利益）を乗ずることによって得られた金額を合計したものであり，その金額は同第６表のＥ欄記載のとおり，合計●（省略）●となる。
(ｂ)ＯＥＭ３社製原告製品が販売可能であったことによる損害額他方，ＯＥＭ３社製原告製品が販売可能であったことによる損害額は，原告第７表記載のとおり，０円である。
すなわち，別紙原告第７表のＡ欄は，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間において，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量を示すものであり，同第７表のＢ欄は，Ａ欄の数量のうち甲社製原告製品の販売可能数量を示すものである。そして，同第７表のＣ欄は，同第７表のＡ欄の数量からＢ欄の数量を差し引いた数量，つまり，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量のうち甲社の余剰生産能力を超える数量を示すものであるが，前記(ａ)で述べたとおり，被告製品の販売がなければ販売可能であった原告製品の数量は，すべて甲社の余剰生産能力の範囲内にあるため，同第７表のＣ欄に示す数量は，いずれの年度においても存在しない。
(ｃ)以上のとおり，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間において，被告が被告製品を販売し，本件特許権を侵害したことによって原告が受けた，特許法１０２条１項に基づいて算定される損害額は，別紙原告第６表のＥ欄記載の損害額（甲社製原告製品が販売可能であったことによる損害額）と同第７表のＤ欄記載の損害額（ＯＥＭ３社製原告製品が販売可能であったことによる損害額）の合計金額であり，その額は，別紙原告第８表のＣ欄記載のとおり，●（省略）●となる。
(エ)被告主張の原告が被告製品の販売数量の一部を販売することができないとする事情(特許法１０２条１項ただし書)に対する反論
ａ競合他社の存在について
被告は，後記(2)ア(イ)ａのとおり，原告及び被告以外にも，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売する競合他社が存在することから，被告製品が市場に存在しなかったと仮定した場合であっても，原告が被告製品の販売数量のすべてを販売することは不可能である旨主張する。
しかしながら，前記(イ)ｂのとおり，原告は，損害額の算出に当たり，原告及び被告以外にＯＥＭ３社がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していた平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間については，これら競合他社の競合品の存在を考慮し，被告製品の販売数量のうちの原告における原告製品の販売可能数量につき，被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率を乗じた数値を用いて算出しているのであるから，被告の上記主張は理由がない。
なお，参考までに，上記のような処理を行うことなく，被告製品の販売数量全部を基準とした場合の損害額を示すと，別紙原告第８表のＤ欄記載のとおりとなる。
ｂ旧化審法による制限について


被告は，後記(2)ア(イ)ｂ(ａ)のとおり，原告は，平成１５年法律第４９号（平成１６年４月１日施行）による改正前の化審法（以下「旧化審法」という。）３条及び４条に基づく手続を経ていないから，平成１５年４月１日から平成１６年１月８日までの間は，同法５条により，「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」（ビス体）及び「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）を含む原告製品を製造することはできなかったものであるとして，このことが，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」（特許法１０２条１項ただし書）に当たる旨主張する。
しかしながら，旧化審法３条の「新規化学物質」の製造の届出は，それを「製造しようとする者」が行うものであって，原告の場合には，製造委託先である甲社が届出を行えば足りるところ，甲社は，平成１４年１２月１８日，厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣（以下「厚労大臣ら」という。）に対し，「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ジカルボジチオアート」（「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」と同じもの。）（ビス体）について，新規化学物質としての届出(甲４６の１)を行い，平成１５年１月１５日に判定結果の通知（甲４６の２）を受けている。なお，甲社による旧化審法に基づく届出は，「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）については行われていないが，これは，同法の運用上，対象化学物質中に１％未満で含有される化学成分については新規化学物質の届出を要しないとされていることによるものである。
したがって，平成１５年１月１６日以降であれば，原告による甲社製原告製品の販売が旧化審法によって制限されることはないので
あるから，被告の上記主張は失当である
ｃその他の事情について
(ａ)代替品の存在について
被告は，後記(2)ア(イ)ｃ(ａ)のとおり，被告製品の代替品として，原告製品を含むピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤のみならず，ピペラジン以外のアミンによって合成された飛灰用重金属固定化処理剤（以下「非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤」という。）が販売された可能性もある旨主張する。しかしながら，被告製品と原告製品とは，いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤であって，その化学組成，用途及び効果などにおいて一切差異のないものであるから，被告製品の代替品として非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が存在するという事情は，原告製品の販売についてのみならず，被告製品の販売についても同等に影響を及ぼす可能性のある事情であることが明らかである。
したがって，そのような被告製品及び原告製品の両製品にとって共通の事情の存在という同等の条件下において，被告製品が現に販売可能であった数量を，原告製品では販売不可能であるかのようにいう被告の主張は，失当である。
加えて，被告が主張するように，一部の廃棄物処理事業体による入札仕様書の記載のみから，被告製品の代替品として非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が販売された可能性があるものと断定することはできないし，原告の「ＴＳ－６００」に関する技術資料(乙４４)の「ＮＤ」との記載から，同製品からは硫化水素が発生しないものとする被告の主張も誤りである。(ｂ)被告の営業努力（被告による市場開拓）について被告は，後記(2)ア(イ)ｃ(ｂ)のとおり，被告が，他者に先行して「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」（ビス体）及び「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）についての旧化審法３条に基づく届出を行い，同法４条に基づく判定結果の通知を受けたことを根拠として，ピペラジン系の製品が飛灰用重金属固定化処理剤として一定の市場を形成できたのは，被告による営業努力又は市場開拓によるものである旨主張する。
しかしながら，被告による上記届出は，原告が平成７年１２月１日に本件出願を行い，それが平成８年９月３日に出願公開された時点よりもはるかに後年のことであり，被告は，本件特許に係る公開特許公報に触発されて届出をしたというにすぎない。したがって，被告による営業努力又は市場開拓によって，ピペラジン系の製品が飛灰用重金属固定化処理剤として一定の市場を形成できたなどとはいえない。
(ｃ)需要者の動機付けについて
被告は，後記(2)ア(イ)ｃ(ｃ)のとおり，飛灰用重金属固定化処理剤のように入札制度によって納入業者が決定される製品の場合，特許権の対象であること又は特許権に係る発明の奏する効果を有することが入札の条件とされると，入札価格が特許権者によりコントロールされることとなり，入札制度の目的が果たされなくなるから，そのようなことが入札の条件とされることはなく，したがって，飛灰用重金属固定化処理剤においては，その製品が本件各発明の特許請求の範囲に含まれるかどうかが，需要者において納入業者を決定する際の動機付けとなるものではない旨主張する。
しかしながら，一般に，特許権を実施する製品の場合であっても，入札手続に直接参加するのは，当該製品の製造業者ではなく，その各取扱業者なのであって，入札手続は，それらの各取扱業者間の競争によって実施されるものであるから，特許権者が入札価格をコントロールするなどという余地は，本来あり得ない。したがって，入札制度によって納入業者が決定される製品の場合に，特許権の対象であること又は特許権に係る発明の奏する効果を有することが入札の条件とされることはないなどということはできず，これを前提とする被告の上記主張は失当である。
(ｄ)小括
以上に述べたところによれば，上記(ａ)ないし(ｃ)の各事情が，特許法１０２条１項ただし書の事情に当たるとの被告の主張は，いずれも理由がない。
イ特許法１０２条３項の損害額（実施料相当額）
(ア)特許法１０２条３項は，自ら特許発明の実施をしていない特許権者においても実施料相当額の損害賠償請求を認めているのであるから，特許権侵害の数量が同条１項の適用を超える部分についてもまた同様の取扱いを認めるのでなければ整合性に欠ける。
したがって，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における被告製品の販売数量（合計●（省略）●kg）のうち，前記アにおいて特許法１０２条１項に基づく原告の損害額の算定対象とした，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量（合計●（省略）●kg）を差し引いて得られる残余の数量（合計●（省略）●kg。別紙原告第９表のＣ欄記載の数量）については，特許法１０２条３項に基づく実施料相当額の損害賠償請求が認められるべきである。


(イ)上記実施料相当額の損害額は，下記の計算式により算出される。【計算式】「上記(ア)の残余数量」×「被告製品の平均販売単価」
×「実施料率」
(ウ)そして，以下に述べる事情等を考慮すれば，本件各発明の実施に対し受けるべき実施料の額としては，製品の販売価格の●（省略）●％が相当である。
すなわち，前述のとおり，ＯＥＭ３社は，平成１８年３月までは本件特許権を侵害するピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していたが，原告との和解交渉の結果，平成１８年４月からは原告製品の製造委託先となったものであるところ，別紙原告第５表のＣ欄記載のＯＥＭ３社製原告製品の限界利益を，同第４表のＣ欄記載の甲社製原告製品の限界利益と比較すると，後者の方が明らかに高いことが分かる。
これは，甲社が原告製品の販売開始当時からの製造委託先であり，原告にとっては自社製造と同等にみなし得る下請製造といえるのに対し，ＯＥＭ３社は，取引形態としては製造委託先であるものの，原告にもたらす経済的利益という意味では，実質的には，本件特許権の実施許諾先（ただし，その製品の全量を原告に納入するという限定条件付である。）という程度の意味合いにとどまるからである。しかるところ，別紙原告第５表のＣ欄記載のＯＥＭ３社製原告製品の限界利益（円／kg）の，同第５表のＡ欄記載のＯＥＭ３社製原告製品の平均販売単価（円／kg）に対する割合を計算すると，平成１８年度は約●（省略）●％●（省略）●，平成１９年度は約●（省略）●％●（省略）●，平成２０年度は約●（省略）●％●（省略）●，平成２１年度上期は約●（省略）●％●（省略）●である。本件特許権の侵害問題を和解で解決したＯＥＭ３社から原告が得る経済的利益の実質的な性質は上記のようなものであるところ，ＯＥＭ３社製原告製品に係る原告の限界利益の平均販売単価に対する割合が上記のとおりであることに照らせば，本件各発明の実施に対し受けるべき実施料の額を，製品の販売価格の●（省略）●％とすることは妥当な料率といえる。
(エ)以上に述べたところに従って，特許法１０２条３項に基づく実施料相当額の損害額を算定すると，別紙原告第１０表記載のとおり，合計●（省略）●円となる。
ウ弁護士費用相当額
本件特許権侵害と因果関係のある弁護士費用は，前記アの逸失利益額及び前記イの実施料相当額の合計額●（省略）●円の約●（省略）●％に当たる●（省略）●円が相当である。
エ消滅時効について
被告は，後記(2)エのとおり，原告の被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効について，被告による被告製品の販売時期に応じて，平成１５年１月２４日より前の時点から順次進行するとした上で，原告が本件訴えを提起した平成１９年１月１５日から起算して３年以上前の期間における被告製品の販売によって生じた損害に係る損害賠償請求権については，時効により消滅した旨主張する。しかしながら，原告において，被告製品が本件各発明の技術的範囲に属し，本件特許権を侵害するものであるという確信を得るに至ったのは，平成１８年７月に被告製品のサンプルを入手し，これを分析して分析結果を得た時点であり，この時点において初めて，原告は，被告による本件特許権侵害の不法行為に係る損害及び加害者を知ったものといえるのであるから，上記損害賠償請求権の消滅時効の起算点が，平成１８年７月以前に遡ることはない。
したがって，被告の上記消滅時効の抗弁は，およそ成り立つ余地のないものである。
オまとめ
(ア)以上を総合すれば，原告は，被告に対し，被告の本件特許権侵害により原告が受けた損害の賠償として，下記の合計金２７億２９２５万６２０８円の支払を求めることができる。
逸失利益の損害●（省略）●円
実施料相当額の損害●（省略）●円
弁護士費用相当額の損害●（省略）●円
合計２７億２９２５万６２０８円
(イ)また，上記損害賠償金に係る遅延損害金の起算日については，損害賠償金の算定期間（各年４月１日から翌年３月３１日，平成２１年度上期については４月1日から９月３０日）ごとに区切りをつけ，当該各期間の昀終日の翌日をもって，当該期間に対応する損害賠償金に係る遅延損害金の各起算日とする。
(ウ)以上を一覧表にまとめると，別紙請求債権目録の「Ⅱ請求金額の各年度別内訳一覧表」記載のとおりである。
(2)被告の主張
ア特許法１０２条１項の損害額（逸失利益）について
(ア)被告製品の販売数量
平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における被告製品の販売数量（前記３(2)のとおり，●（省略）●等及び●（省略）●は被告製品に含まれないので，これらに対応する数量は含まない。）は，別紙被告第１表の「Ａ」記載のとおりである。(イ)被告製品の販売数量の一部を原告が販売することができないとす
る事情(特許法１０２条１項ただし書)
ａ競合他社の存在
(ａ)ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤については，原告及び被告以外にも，これを製造，販売する競合他社が存在することから，被告製品が市場に存在しなかったと仮定した場合であっても，原告において，別紙被告第１表記載の被告製品の販売数量のすべてを販売することは不可能である。
つまり，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場から，被告製品を除いた市場を想定し，被告製品の販売数量のうち，当該市場における競合他社の市場占有率に相当する数量は，原告が販売することができない数量といえる（特許法１０２条１項ただし書）。


もっとも，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模を正確に把握することは困難であることから，経済産業省に届けられた「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸（ないしその塩）」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（ないしその塩）」の製造数量及び輸入数量（合計値）に基づく推測値によって，原告製品の市場占有率を算定するのが相当である。そして，その際には，これらの化合物のすべてが飛灰処理用に用いられるものでないことは，坂上鑑定書において明らかにされているものの（同鑑定書の図表６及び９によれば，原告が製造，販売する水処理用の重金属捕集剤「エポフロック」の中にピペラジンを使用する製品が１品目存在する。），ここでの目的が「原告製品の市場占有率」の算定であることからすれば，これら化合物の用途がすべて飛灰処理用であり，かつ，濃度約３８％の水溶液で使用されるとの前提に立って，上記市場規模を推測するのが相当である。これによれば，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの間における各年度ごとのピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模は，別紙被告第２表の「Ｃ」記載のとおりとなる。
(ｂ)被告製品の届出製造数量（●（省略）●等に対応する数量を含む。）
被告製品の販売数量は，前記アのとおりであるところ，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模を算定するに当たっては，上記(ａ)のとおり，経済産業省への届出数量（製造・輸入）に基づく推測値を用いざるを得ない。
したがって，被告製品を除く市場における原告製品の市場占有率の算定に当たって必要となる，被告製品の販売数量についても，経済産業省への届出製造数量（●（省略）●等に対応する数量を含む。）を用いた推測値によるのが相当である。
そして，被告の平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの間における各年度ごとの「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸（ないしその塩）」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（ないしその塩）」の届出製造数量及びこれに基づいて推測される被告製品の販売数量は，別紙被告第３表の「Ｄ」及び「Ｅ」記載のとおりである。
(ｃ)原告製品の販売数量
上記(ａ)及び(ｂ)のとおり，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模及び被告製品の販売数量の算出に当たって，経済産業省への届出数量（製造・輸入）を用いたことからすれば，原告製品の販売数量についても同様に，届出製造数量を用いるのが適切ではあるが，原告は，原告製品を自社内で製造するものではないため，上記届出数量に関する資料を所持していない。したがって，被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率を算定するに当たって，原告製品の販売数量については，古川鑑定書によって認められる原告製品の販売数量を用いるべきである。
すなわち，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの間における各年度ごとの原告製品の販売数量は，別紙被告第４表の「Ｆ」記載のとおりである。
(ｄ)以上に基づいて，被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率を算出すると，別紙被告第５表の「Ｇ」記載のとおりである。
したがって，被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における競合他社の市場占有率のみに着眼しても，被告製品の販売数量（●（省略）●等を除いたもの。別紙被告第１表の「Ａ」記載の数量）のうち，原告において原告製品を販売することができた数量は，別紙第５表の「Ｈ」記載の数量にすぎない。
ｂ旧化審法による制限
(ａ)原告には，次のとおり，別紙被告第５表の「Ｈ」に記載された数量の一部について，旧化審法との関係で原告製品を販売することができない事情がある。
すなわち，原告が甲社製原告製品の販売を開始した平成１５年４月当時，「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」（ビス体）及び「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）は，旧化審法３条の「新規化学物質」に該当するものであったから，同条及び同法４条の規定に従い，厚労大臣らに対し所定の届出を行い，同大臣らによる判定を受けてその結果の通知を受けなければ，製造することができない化学物質であった(同法５条)。
そして，これらの化学物質については，平成１６年１月９日，厚労大臣らが，旧化審法２条４項の「指定化学物質」として指定し，その旨を告示したこと（乙５５）から，以後は，「新規化学物質」ではなくなり，その製造に当たって同法３条及び４条の手続を経る必要がなくなった。
しかし，原告が甲社製原告製品の販売を開始した当時は，上記化学物質について旧化審法３条及び４条に基づく上記の手続が経られていなかったのであるから，平成１５年４月１日から平成１６年１月８日までの間は，旧化審法５条により，上記化学物質を含有する原告製品を製造することはできなかったにもかかわらず，原告は，同条に違反して製造した原告製品を販売していたものといえる。
したがって，別紙被告第５表の「Ｈ」記載の数量のうち，上記期間内の販売分に相当する数量については，原告において原告製品を販売することが許されていなかったものである。
(ｂ)これに対し，原告は，前記(1)ア(エ)ｂのとおり，原告製品の製造委託先である甲社が厚労大臣らに対し「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ジカルボジチオアート」(ビス体)についての届出を行い，平成１５年１月１６日に判定結果の通知を受けているから，原告による同日以降の甲社製原告製品の販売は旧化審法の規定に反しない旨主張し，また，甲社が，原告製品に含まれるもう一つの成分である「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）について，旧化審法に基づく届出を行っていないのは，同法の運用上，対象化学物質中に１％未満で含有される化学成分については「新規化学物質」の届出を要しないものとされていることによるものである旨主張する。
確かに，旧化審法の運用上，対象化学物質中に１％未満しか含有されない化学成分については「新規化学物質」の届出を行う必要がないものとされているが，被告が原告製品（「ＴＳ－２７５」及び「ＴＳ－３００」）について行った分析の結果(乙６９)によれば，原告製品には，「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）が，１％以上含有されていることが認められる。


したがって，甲社は，原告製品に含有される化学成分のうち「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）については，旧化審法３条及び４条によって必要とされる手続を経ていない以上，上記化学物質（モノ体）を含有する原告製品の製造は同法５条に違反するものであり，平成１５年４月１日から平成１６年１月８日までの間において，原告が原告製品を販売することは，やはり許されなかったものといえる。
(ｃ)前記(ａ)及び(ｂ)によると，平成１５年度分として，原告が原告製品を適法に販売することができた期間は，平成１６年１月９日から同年３月３１日までの期間ということなるが，現実には，原告が上記期間に原告製品を適法に販売することは不可能であった。
すなわち，飛灰用重金属固定化処理剤は，入札によって販売され，その入札は，通常１年間を納入期間として行われるが，昀も短い場合でも３か月が納入期間とされる。また，入札は，納入期間開始日の２週間程度前に行われる。これらを前提とすると，平成１５年度分の販売，納入に該当する昀も遅い時期に行われた入札（平成１６年１月１日から同年３月３１日が納入期間）であっても，平成１５年１２月中旬ころには入札が行われており（乙５９），原告による原告製品の適法な製造，販売が可能となった平成１６年１月９日の時点では，平成１５年度分として販売，納入される飛灰用重金属固定化処理剤の入札はすべて完了していたことになるから，原告が，平成１５年度分として，原告製品を適法に販売することは不可能であったものである。
以上によれば，別紙被告第５表の「Ｈ」記載の数量のうち，平成１５年度分（平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで）に相当する数量は，そのすべてが，旧化審法との関係で原告において原告製品を販売することができなかった数量といえる。したがって，別紙被告第５表の「Ｈ」に記載された数量のうち，旧化審法との関係で原告において原告製品を販売することができた数量は，別紙被告第６表の「Ｉ」記載の数量となる。
ｃその他の事情
(ａ)代替品の存在
ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤は，各地のごみ処理施設において使用されるところ，納入される処理剤は，納入先が具体的製品名で指定する品目を前提として，主として入札によって決定するという手続が採られている。
例えば，「納入場所小平・村山・大和衛生組合」，「期間平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで」とする「集じん灰処理薬品購入仕様書」(乙６０の６)をみると，「薬品仕様」として，被告の「ＮＥＷエポルバ８１０カイ」，原告の「ＴＳ－６００」などの具体的製品名が指定されている。このように具体的製品名が入札仕様書において指定されるに至ったのは，上記組合が，入札参加予定事業者に対し，「Ｈ１４年度集じん灰無害化処理薬剤（キレート剤）薬品選定について」と題する書面を送付して，指定を受けるための条件を告知し（乙６０の１，２），同事業者から提供を受けた薬剤をもとに，Ｐｂ(鉛)の溶出試験及び二硫化炭素の発生量試験を独自に行い，その結果をもとに（乙６０の３，４），上記入札仕様書（乙６０の６）に記載の具体的な製品名を指定するという過程を経た結果である。上記入札仕様書において具体的な製品として選定されるための条件は，「Ｈ１４年度集じん灰無害化処理薬剤（キレート剤）薬品選定について」（乙６０の２）に記載のとおり，Ｐｂ溶出試験及び二硫化炭素発生量試験をクリアすることである。そして，このような条件は，他の納入先においても異なるものではない（乙６１の１ないし３）。
つまり，飛灰用重金属固定化処理剤の入札仕様書に記載される具体的製品として選定されるための条件としては，鉛の溶出量や二硫化炭素の発生量が一定値以下であるという「効果」に着眼するのが通常であり，ピペラジン系であるという組成をもって納入条件とするのが通常ではない。このことは，被告製品の納入先ごとの納入量リスト（乙６２の１ないし７）をみると，ピペラジン系という組成をもって納入条件と指定した納入先の割合が，平成１５年３月期から平成２１年３月期までの期間において，全体の１２％程度にすぎないことからも明らかである。
以上によれば，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤である被告製品の納入先であっても，通常，ピペラジン系という組成に着眼してその納入を受けているものではないのであり，また，現に，上記「小平・村山・大和衛生組合」に係る入札仕様書(乙６０の６)では，非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤である原告の「ＴＳ－６００」も具体的な製品名として指定されていることからしても，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤である被告製品の販売がなかったからといって，それに替わって，当然に，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤である原告製品が販売されたものとはいえず，代替品として，非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤（例えば，被告の「ＮＥＷエポルバ８８０」）が販売された可能性も十分存在するものというべきである。
また，上記「小平・村山・大和衛生組合」に係る入札仕様書（乙６０の６）には，被告のピペラジン系の製品「ＮＥＷエポルバ８１０カイ」と原告の非ピペラジン系の製品「ＴＳ－６００」が列挙されていること，また，硫化水素の発生量について付記している「多摩清掃工場」を納入先とする入札仕様書(乙６４の２)においても，ピペラジン系の製品である「アッシュエースＬ－５１００」，「アッシュクリーンＣ－３５０」及び「アルサイトＬ３０１」のみならず，原告の非ピペラジン系の製品「ＴＳ－６００」も具体的な製品名として指定されていることからすれば，硫化水素の発生という点において，非ピペラジン系の製品でもピペラジン系の製品を代替できることは市場が認めていたものといえる。このことは，非ピペラジン系の製品である原告の「ＴＳ－６００」の技術資料(乙４４)において，飛灰処理に際して硫化水素は不発生（ＮＤ）と明記されていることからも裏付けられるところである。
以上のとおり，被告製品に代替するものとして，原告製品を含むピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤のみならず，非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が販売された可能性もあるという事実は，特許法１０２条１項ただし書の事情として考慮されるべきである。
(ｂ)被告の営業努力（被告による市場開拓）


被告は，乙５６（段落【０００１】，【０００８】）及び乙２７の２（３頁左上欄～左下欄）に示されたとおり，飛灰中に含まれる重金属の固定化処理剤として，ピペラジン由来のジチオカルバミン酸（又はその塩）を用いることができるとの知見を有していたところ，その工業的生産が適法に行えるよう，旧化審法３条に基づく届出を行い，「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」については平成１４年６月１４日に，「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」については同年８月１日に，同法４条に基づく判定結果の通知を受けた。
そして，これらの化学物質は，被告による上記届出を契機として，平成１６年１月９日，旧化審法２条４項に規定される「指定化学物質」に指定され，以後は，同法３条及び４条の手続を経ることなく，製造数量等の届出さえすれば製造することができる化学物質となったのである。
このように，ピペラジン系の製品が，飛灰用重金属固定化処理剤として一定の市場を形成することができたのは，被告がその有する知見をもとに，工業的生産を開始するべく早期に旧化審法に基づく届出等を行ったこと，すなわち，被告の営業努力又は市場開拓によるものであり，この点については，特許法１０２条１項ただし書の事情として考慮されるべきである。
(ｃ)需要者の動機づけ
上記(ａ)のとおり，飛灰用重金属固定化処理剤の需要者であるごみ処理施設の運営主体は，大多数の場合，入札により納入業者を選定している。
このような入札制度により納入業者を選定する場合，特許権の対象であること又は特許権の奏する効果を有することが，入札の条件となったり，入札手続において納入業者を決定する条件となることはない。なぜなら，特許権は独占権を本質とするところ，特許権の対象であること又は特許権の奏する効果を有することが入札の条件となった場合には，入札価格が特許権者によりコントロールされることになり，その結果，広く参加者を求めて昀も合理的な金額を提示した者を納入業者とする，という入札制度の目的が果たされなくなるからである。
したがって，このような入札制度で納入業者が決定されるという特殊な性格を有する飛灰用重金属固定化処理剤の場合には，その製品が本件各発明の特許請求の範囲の記載に形式上含まれるという点は，需要者であるごみ処理施設の運営主体が納入業者を決定するに際しての動機付けとなるものでないのであり，この点も，特許法１０２条１項ただし書の事情として考慮されるべきである。
(ｄ)小括
以上の(ａ)ないし(ｃ)の各事情を考慮すれば，別紙被告第６表の「Ｉ」記載の数量の少なくとも９０％については，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」（１０２条１項ただし書）があるものというべきである。
(ウ)原告製品の単位数量当たりの利益額
ａ甲社製原告製品についての限界利益
平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における年度ごとの甲社製原告製品の「単位数量当たりの限界利益（円／㎏）」は，古川鑑定書第４表では，別紙原告第４表のＣ欄記載のとおりとされている。
そして，古川鑑定書においては，原告が甲社に支給するピペラジンについての製造設備の減価償却費等の製造固定費を売上原価に算入しておらず，その理由として，「被告の販売数量相当を仮に原告が追加的に製造販売した場合でも，それに伴うピペラジンの必要量はピペラジンの製造能力の範囲内で足りるものであり，ピペラジンの製造設備の増強に伴う追加的な支出は不要である」ことが挙げられている（同鑑定書１４頁）。
しかしながら，古川鑑定書によれば，原告は，甲社に対して原告工場で製造した原料ピペラジンを支給する一方で，ＯＥＭ３社のうちの１社に対しては，他のピペラジン製造業者からのピペラジンの購入を代行して行っている事実が認められ，このことは，原告の原料ピペラジンの製造能力がＯＥＭ３社用に別途製造して支給することができない程度のものであることを如実に物語っている。さらに付言しておくと，古川鑑定人においても，売上原価に原料ピペラジンの製造固定費を含めないことに疑念を有していたからこそ，同製造固定費を売上原価に含めた場合の原告製品の損益計算書をあえて古川鑑定書（別表３）に掲載したものと解される。したがって，甲社製原告製品の単位数量当たりの利益額（円／㎏）については，古川鑑定書第４表の金額ではなく，同鑑定書別表３の金額（別紙被告第７表の「Ｊ」記載の金額）を基準とすべきである。
ｂ甲社とＯＥＭ３社への割付け
(ａ)平成１８年４月１日以降の原告製品は，甲社製の製品とＯＥＭ３社製の製品とから構成されるところ，両製品の平均販売単価及び単位数量当たりの利益額は，別紙被告第８表記載のとおり，大きく異なっている。
そこで，これを前提として，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量について，甲社製原告製品とＯＥＭ３社製原告製品とにどのように割り付けられるべきかについて，以下検討する。
(ｂ)この点，原告は，前記(1)ア(ウ)ｄのとおり，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における原告の損害額の算定に際し，その期間に被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量について，まず，甲社の製造能力によって製造可能な昀大限の数量まで甲社製原告製品への割付けを行い，その余剰分のみをＯＥＭ３社製原告製品に割り付ける方法を採り，その理由として，「営利企業としては少しでも利益の多い事業展開を希求するのが当然であることに加えて，甲社は原告製品の製造販売開始当時（平成１５年４月）からの製造委託先であって，原告にとっては自社の社内製造と同等の下請製造といえる」ことを挙げる。


しかしながら，このような原告の主張は，甲社製又はＯＥＭ３社製の原告製品について，原告がその出荷数量をコントロールし得ることを当然の前提とするものであるところ，古川鑑定書等によれば，ＯＥＭ３社は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の製造，販売において，原告と競合関係にあるとされ（古川鑑定書１２頁「(2)」），また，ＯＥＭ３社は，独自ブランドとしても同処理剤の販売を行っているのであるから，原告がＯＥＭ３社の出荷数量をコントロールできないことは明らかである。この点は，「少しでも利益の多い事業展開を希求するのが当然である」はずの原告自身が，単位数量当たりの利益の額が大きい甲社の製造能力に達するまで甲社製原告製品を販売することなく，ＯＥＭ３社製原告製品を販売していることからも裏付けられる。したがって，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間に被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量について，まず，甲社製原告製品への割付けを行い，その余剰分のみをＯＥＭ３社原告製品に割り付けるという原告主張の損害額算定方法は，実態を無視したものであって，失当である。
(ｃ)そこで，実態に即した割付方法を検討するに，ごみ処理施設の運営主体がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の納入を受ける場合には，主として入札により納入業者が決定されることからすれば，より低い価格を提示した業者のみが当該処理剤を販売することができるはずである。そうすると，被告製品の販売がなかったとすれば，甲社製原告製品よりも平均販売単価の低いＯＥＭ３社製原告製品の方が，その製造能力によって製造可能な昀大限の数量に達するまで販売されたものと解するのが自然かつ合理的である。
したがって，原告が販売し得た数量(別紙被告第６表の「Ｉ」記載の数量)について，まず，ＯＥＭ３社製原告製品へ割付けを行い，その余剰分についてのみ甲社製原告製品に割り付ける方法によって，原告製品の単位数量当たりの利益額を算定するのが相当である。
(ｄ)しかるところ，ＯＥＭ３社の製造能力は，合計で●（省略）●トンであるから（古川鑑定書１２頁「(2)」），その年度ごとの余剰生産能力は，別紙被告第９表の「Ｌ」記載のとおりとなる。そして，これを前提に，原告が販売し得た数量（別紙被告第６表の「Ｉ」記載の数量）を，上記(ｃ)の方法に従って割り付けると，別紙被告第１０表記載のとおりとなる。
ｃ各期間における原告製品の限界利益
以上を前提に，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における原告の損害額算定の基礎となる原告製品の単位数量当たりの限界利益を算出すると，次のとおりとなる。(ａ)平成１５年１月２４日から平成１８年３月３１日までの期間
における原告製品の限界利益
①上記期間における原告製品は甲社製のみであることから，この期間に係る原告製品の限界利益については，甲社製原告製品のそれによるべきところ，前記ａのとおり，当該利益については，古川鑑定書第４表の金額（別紙原告第４表のＣ欄記載の金額）ではなく，同鑑定書別表３の金額（別紙被告第７表の「Ｊ」記載の金額）を基準とすべきである。
ただし，以下に述べるとおり，古川鑑定書別表３の金額（別紙被告第７表の「Ｊ」記載の金額）には，本件各発明の技術的範囲に属しない原料ピペラジンの製造に伴う利益までもが含まれているものというべきであるから，同期間における原告の損害額の算定に当たって，当該金額をそのまま用いるのは相当ではない。
②すなわち，甲社製原告製品とＯＥＭ３社製原告製品との「単位数量当たりの利益の額」が大きく異なっている主な原因は，別紙被告第１１表から明らかなとおり，「平均販売単価」の差以上に，「変動費単価」を構成する２要素（「売上原価単価」と「変動販売費単価」）のうち，「売上原価単価」の大きな差によるものである。
そして，このような「売上原価単価」の差は，原料となるピペラジンについての甲社製原告製品とＯＥＭ３社製原告製品との差，すなわち，原料ピペラジンを原告工場で製造し支給しているか，それとも，ＯＥＭ３社が自ら製造ないし外部から調達しているかの差にほかならない。換言すれば，原告は，甲社製原告製品の「単位数量当たりの利益の額」を損害額算定の基礎となる「単位数量当たりの利益の額」（特許法１０２条１項）に用いることによって，本件各発明に係る化合物の製造に必要となる原料，すなわち，それ自体は本件各発明の技術的範囲に属することのない原料ピペラジンの製造，販売に係る利益までをも，損害の対象に含ませようとしているのである。
しかしながら，本件特許権の効力が原料ピペラジンの製造，販売についてまで及ぶものではないことからすれば，上記のような利益までをも損害の対象とすることは許されないものといえる。
③以上のとおり，甲社製原告製品とＯＥＭ３社製原告製品との「単位数量当たりの利益の額」の差は，主として「売上原価単価」の差に由来するものであり，かつ，その差は，本件各発明の技術的範囲に属しない原料ピペラジンの製造，販売に伴う利益であるから，当該利益に相当する額を原告の損害額に含めるのは相当でなく，損害算定の基礎となる甲社製原告製品の「単位数量当たりの利益の額」から差し引くべきである。しかるところ，平成１８年度から平成２１年度上期までの期間における上記「売上原価単価」の差は，別紙被告第１１表の「Ｂ」の「上段」記載のとおりであるが，他方，平成１５年度から１７年度の期間においては，ＯＥＭ３社製原告製品が存在しておらず，上記「売上原価単価」の差をもって原料ピペラジンの製造，販売に伴う利益を算定し得ないことから，当該期間における原料ピペラジンの製造，販売に伴う利益は，平成１８年度から平成２１年度上期までの期間における上記「売上原価単価」の差の平均値（●（省略）●円）をもって代替させるのが相当である。
④したがって，平成１４年度の一部から平成１７年度における原告の損害額算定の基礎となる甲社製原告製品の限界利益の額については，別紙被告第１２表記載のとおりとすべきである。(ｂ)平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間に
おける原告製品の限界利益


上記期間における原告製品は，甲社製製品とＯＥＭ３社製製品とから構成されるところ，この期間に係る原告製品の限界利益については，原告が販売し得た数量（別紙被告第６表の「Ｉ」記載の数量）を上記ｂ(ｃ)の方法に従って，ＯＥＭ３社製原告製品と甲社製原告製品とに割り付けることによって算定されるべきである。
しかるところ，上記割付けを行うと，別紙被告第１０表記載のとおり，平成１８年度から平成２１年度上半期までの期間における原告が販売し得た数量は，そのすべてがＯＥＭ３社製原告製品に割り付けられることになる。
したがって，上記期間における原告製品の限界利益については，専らＯＥＭ３社製原告製品のそれによるべきである。(エ)以上を踏まえて，特許法１０２条１項に基づく原告の損害額を算定すると，別紙被告第１３表記載のとおり，合計●（省略）●円を上回ることはない。
イ特許法１０２条３項の損害額(実施料相当額)について(ア)原告は，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間について，特許法１０２条１項に基づく損害額を主張し，その中で，被告製品の販売数量のうち原告製品の販売可能数量を超える数量（別紙原告第９表のＣ欄記載の数量）につき，原告が「販売することができないとする事情」（１０２条１項ただし書）を認めながら，当該数量について，同法１０２条３項に基づく実施料相当額の損害額も主張している。
しかしながら，特許法１０２条１項に基づく損害賠償を請求する場合において，同項ただし書に該当する数量について同条３項に基づく損害賠償を請求することは，特段の事情がない限りできないものと解すべきところ，原告は，被告製品の販売数量のうち原告製品の販売可能数量を超える数量（別紙原告第９表のＣ欄記載の数量）について，上記「特段の事情」を明らかにしていないから，原告の上記主張が成り立つ余地はない。
なお，原告は，上記期間における被告製品の販売数量の全部に相当する原告製品を製造する能力を甲社のみで有しており（古川鑑定書第５表「エ」），製造能力の点において，上記「特段の事情」を認めることができないことは明らかである。
(イ)また，原告は，平成１８年度から平成２１年度上期までのＯＥＭ３社製原告製品の平均販売単価に対する限界利益の割合等を根拠に挙げて，本件各発明の実施に対し受けるべき実施料の額としては，製品の販売価格の１０％が相当である旨主張する。
しかしながら，別紙原告第５表に基づいて計算すれば，平成１８年度におけるＯＥＭ３社製原告製品の平均販売単価に対する限界利益の割合は約７％にすぎず，他方，同割合が平成１８年度以降，漸次増加していることからすれば，平成１７年度以前の同割合は，平成１８年度の同割合以下であることが合理的に推測されるから，原告主張の販売価格の１０％という実施料率が高すぎる数値であることは明らかである。
ウ弁護士費用相当額について
原告は，十分な根拠を示さず，請求額の１０％を弁護士費用相当額の損害として主張するが，このような過大な主張が認められる余地はない。
エ消滅時効の援用
(ア)被告は，平成１５年１月２４日より前から，被告製品を継続して製造，販売していたのであるから，原告は，競合メーカーとして，その当時から，当然に被告による被告製品の製造，販売の事実を熟知していたはずである。
そうすると，原告の被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は，平成１５年１月２４日より前の時点から，順次進行するものと考えられるところ，原告が本件訴えの提起をした平成１９年１月１５日の時点において，平成１５年１月２４日から平成１６年１月１５日までの間における被告製品の販売によって生じた損害に係る損害賠償請求権については，原告が「損害及び加害者」を知った時から３年が経過しているから，消滅時効が完成したものである。被告は，本訴において，上記消滅時効を援用する。
(イ)なお，原告は，被告による被告製品の製造，販売が本件特許権を侵害しているとの確信を得るに至ったのは，平成１８年７月に被告製品のサンプルを入手し，その後それを分析した結果を得た時点である旨主張するが，事実に反する。
すなわち，静岡市廃棄物処理課が平成１６年１０月１日から同年１２月３１日までの契約期間に係る液体キレート（飛灰処理用重金属固定剤）の購入に当たって作成した入札仕様書（甲７の１）においては，「薬品銘柄」欄に，原告の「ＴＳ－２７５」とともに，被告の「ニューエポルバ８１０Ｓ」も挙げられている上，購入対象とされる薬剤について「主成分がピペラジン系（有効成分３５％以上）のキレート剤」であることが条件の一つとされていることからすると，平成１６年１０月１日以前から，被告がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していたことは市場関係者の間に広く知れ渡っていたものであり，原告においてもこれを当然認識していたはずである。
第４当裁判所の判断
１争点１（技術的範囲の属否）について
(1)構成要件充足性
被告製品が，別紙物件目録記載のとおり，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」の一方又は双方を有効成分として含有する飛灰中の重金属固定化処理剤であることは，争いがない。
そして，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」は，いずれもアルカリ金属であるカリウムの塩であるから，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸の塩」に該当する。そうすると，被告製品は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」（構成要件Ａ）からなる「飛灰中の重金属固定化処理剤」（構成要件Ｂ）に該当するものと認められるから，本件発明１の構成要件Ａ及びＢを充足するものと認められる。


同様に，被告製品は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩」が，「アルカリ金属」（構成要件Ｃ）である「カリウムの塩」（構成要件Ｅ）であることを特徴とする「飛灰中の重金属固定化処理剤」（構成要件Ｄ及びＦ）と認められるから，本件発明２の構成要件Ｃ及びＤ並びに本件発明３の構成要件Ｅ及びＦを充足するものと認められる。
したがって，被告製品は，本件各発明（本件発明１ないし３）の構成要件をすべて充足するから，その技術的範囲に属するというべきである。
(2)被告の限定解釈の主張に対する判断
これに対し被告は，①本件各発明の技術的範囲は，副生成物として，硫化水素の発生源となるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成され，安定性試験（本件明細書記載の６５℃の加温及び塩化第二鉄の水溶液の添加によるもの）において硫化水素を発生しない飛灰中の重金属固定化処理剤に限定して解釈されるべきである，②被告製品は，その製造工程においてチオ炭酸塩等の副生成物を対象とした除外工程がなく，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成されているものではなく，また，被告製品は，安定性試験において硫化水素を発生するものであるから，本件各発明の技術的範囲に属さない旨主張する。しかし，被告の主張は，以下のとおり理由がない。
ア特許請求の範囲の記載
(ア)本件発明１の特許請求の範囲（請求項６）は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤。」というものであり，特許請求の範囲の記載上，被告が主張するような「副生成物として，硫化水素の発生源となるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成される」ものに限定する文言はみられない。
また，本件発明２の特許請求の範囲（請求項７）は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩が，アルカリ金属，アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項６に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤。」，本件発明３の特許請求の範囲（請求項９）は，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項７に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤。」というものであり，同様に，いずれにおいても上記のものに限定する文言はみられない。
さらに，本件発明１の特許請求の範囲（請求項６）記載中の「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる」との部分（構成要件Ａ）は，本件発明１の飛灰中の重金属固定化処理剤において，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」が必須の有効成分であることを規定したものであって，これ以外の他の成分を含有することを積極的に排除する意味を有するものではないと解するのが，請求項６の文理上自然な解釈である。
(イ)以上によれば，本件各発明の特許請求の範囲の記載の文言からは，被告主張の限定解釈の根拠を見出すことはできない。
イ本件明細書の記載事項
(ア)本件明細書（甲２）の「発明の詳細な説明」には，以下のような記載がある。
ａ「【発明の属する技術分野】本発明は都市ゴミや産業廃棄物等の焼却プラントから排出される飛灰を処理するに際し，飛灰中に含有される鉛，水銀，クロム，カドミウム，亜鉛及び銅等の有害な重金属をより簡便に固定化し不溶出化することを可能にする方法に関するものである。」（段落【０００１】）
ｂ「【従来の技術】都市ゴミや産業廃棄物等の焼却プラントから排出される飛灰は電気集塵機（ＥＰ）やバグフィルター（ＢＦ）で捕集されたのち埋め立てや海洋投棄されている。しかし，これら飛灰は有害な重金属を多く含んでおり，埋め立て地からの雨水等による鉛，水銀等の溶出は環境汚染の可能性がある。このため飛灰は特別管理廃棄物に指定され，「セメント固化法」，「酸その他の溶剤による抽出法」，「溶融固定化法」又は「薬剤添加法」のいずれかの処理を施した後，廃棄することが義務づけられている。このうち薬剤添加法は他の方法に比べ，一般に，装置及び取扱いが簡便なため種々検討されている。例えば，ポチエチレンイミン等のポリアミンを原料とするジチオカルバミン酸塩に無機硫化物を併用する方法が特開平５－５００５５号公報に開示され，ジエチレントリアミンを原料とするジチオカルバミン酸塩を使用する方法が特開平６－７９２５４号公報に開示されている。」（段落【０００２】）ｃ「【発明が解決しようとする課題】飛灰処理に関しては，ＥＰ又はＢＦ捕集等によるばいじん対策以外に，排ガス及びダイオキシン対策が必要であり，これらの対策によっては得られる飛灰の性状が大きく異なり，特に高アルカリ性飛灰においては重金属溶出量が多くなることが知られている。このような飛灰の重金属固定化のためには，従来の薬剤ではその使用量を大幅に増加するか，又は塩化第二鉄等のｐＨ調整剤，又はセメント等の他の薬剤との併用法を取らざるを得ず，処理薬剤費が増大し，又は処理方法が複雑化する等の問題があった。さらに，前記ジチオカルバミン酸は，原料とするアミンによっては，ｐＨ調整剤との混練又は熱により分解するために，混練処理手順及び方法に十二分に配慮する必要があった。」（段落【０００３】），「本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり，その目的は，飛灰中に含まれる重金属を安定性の高いキレート剤を用いることにより簡便に固定化できる方法を提供することである。」（段落【０００４】）