平成３０年１月３０日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２９年（ワ）第７８０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１１月２１日
判決
原          告               Ｐ１同訴訟代理人弁護士         平    野    惠    稔同                            古    庄    俊    哉同                            手代木         啓被          告      株式会社エヌ・ティ・ティ・データ同訴訟代理人弁護士           根   本       浩同                           髙    梨    義    幸同補佐人弁理士                伊   藤   健太郎被          告               株式会社東京スター銀行被          告               株式会   社百五   銀行被          告             株式会   社秋田   銀行被          告             株式会   社大分   銀行被          告                株式会   社東日   本銀行被          告             株式会   社筑邦   銀行被          告              京都信   用金庫被          告               長野県   信用組   合上記８名訴訟代理人弁護士     片   山    英   二同                            服   部       誠同                            中   村       閑同                            大   西   ひとみ上記被告９名補助参加人バスコ    データセキュリティ
インターナショナルゲゼルシャ
フトミット    ベシュレンクテル
ハフツング
同訴訟代理人弁護士          萩   尾   保   繁同                            山   口   健   司同                            石   神   恒太郎同                            関   口   尚   久同                            伊   藤   隆   大同補佐人弁理士                南   山   知   広同                            井   上   浩   二
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用及び参加に要した費用は原告の負担とする
事実及   び理由
第１請求
１被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データは，別紙物件目録記載１の二次元コードによるトランザクション認証機能を実現するソフトウェアを提供し，提供の申出をしてはならない。
２被告株式会社東京スター銀行，被告株式会社百五銀行，被告株式会社秋田銀行，被告株式会社大分銀行，被告株式会社東日本銀行，被告株式会社筑邦銀行，被告京都信用金庫，被告長野県信用組合は，別紙物件目録記載２の二次元コードを生成して，インターネットバンキング利用者の端末上に送信し，同端末上の取引画面に表示させてはならない。
３被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データは，原告に対し，１２００万円及びこれに対する平成２９年２月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４被告株式会社東京スター銀行，被告株式会社百五銀行，被告株式会社秋田銀行，被告株式会社大分銀行，被告株式会社東日本銀行，被告株式会社筑邦銀行，被告京都信用金庫，被告長野県信用組合は，原告に対し，それぞれ１２０万円及びこれに対する平成２９年１１月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，発明の名称を「二次元コード，ステルスコード，情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置」とする後記本件特許権を有する原告が，被告エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告ＮＴＴデータ」という。)がその余の被告ら（以下「被告金融機関ら」という。）に対して別紙物件目録記載１の二次元コードによるトランザクション認証機能(以下「本件認証機能」という。)を実現するソフトウェアを提供し，被告金融機関らが同ソフトウェアを利用等する行為につき，後記本件特許権の侵害（被告ＮＴＴデータについては予備的に間接侵害）を主張して，被告ＮＴＴデータに対し，①本件特許権に基づき，本件認証機能を実現するソフトウェアの提供，提供の申出の差止め，②不法行為に基づく損害賠償請求として，損害金２４００万円のうちの一部である１２００万円及びこれに対する平成２９年２月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，被告金融機関らに対し，①本件特許権に基づき，同二次元コードを生成して，利用者の端末に送信し，同端末上の取引画面に表示させる行為（同二次元コードの生産行為）の差止め，並びに②不法行為に基づく損害賠償請求として，損害金各２４０万円の一部である１２０万円及びこれに対する平成２９年１１月２２日（訴えの変更申立書送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。２前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，後記本件特許権の特許権者であり，マイクロインテレクス株式会社を起業し，同社の代表取締役として，光学情報カラーコードの高度化とインフラの普及，また，ハイテクシューズの研究開発を行っている。イ被告ＮＴＴデータは，インターネット，ケーブルテレビ，通信衛星等のネットワークを利用した情報処理，情報仲介及び情報提供業務並びに商取引及び決済処理業務等を業とする株式会社であり，インターネットバンキング機能提供サービスである「AnserBizSOL」を金融機関向けに提供している（甲３）。ウ被告株式会社東京スター銀行（以下「被告東京スター銀行」という。），被告株式会社百五銀行（以下「被告百五銀行」という。），被告株式会社秋田銀行（以下「被告秋田銀行」という。），被告株式会社大分銀行（以下「被告大分銀行」という。），被告株式会社東日本銀行（以下「被告東日本銀行」という。）及び被告株式会社筑邦銀行（以下「被告筑邦銀行」という。）は，いずれも銀行法に基づく銀行業を行う株式会社であり，被告京都信用金庫は，信用金庫法に基づく信用金庫，被告長野県信用組合は，いずれも中小企業等協同組合法及び協同組合による金融事業に関する法律に基づく信用組合であり，被告ＮＴＴデータからインターネットバンキング機能提供サービスである「AnserBizSOL」の提供を受けている。
エ被告ら補助参加人
被告ら補助参加人（以下「補助参加人」という。）は，被告ＮＴＴデータに対して，後記本件認証機能に用いられている二次元コード読み取り機能付きハードウェアトークン及びソフトウェア等を提供している。
(2)本件特許権
ア原告は，以下の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権者である（甲１，甲２。以下「本件特許権」といい。その明細書を「本件明細書」といい，本件特許の請求項１にかかる発明を「本件発明」という。）。
特許番号    特許第３９１０７０５号
発明の名称   二次元コード，ステルスコード，情報コードの読み取り装置及び
ステルスコードの読み取り装置
登録日        平成１９年２月２日
出願番号      特願平９－３２８０４０
出願日        平成９年１１月２８日
公開番号      特開平１１－１６１７５７
公開日        平成１１年６月１８日
特許請求の範囲
【請求項１】
反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とし


たことを特徴とする二次元コード
イ本件発明の構成要件の分説
本件発明の構成要件を分説すると以下のとおりである。Ａ反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並
べて形成され，
Ｂこの配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした
Ｃことを特徴とする二次元コード
(3)被告らの行為
ア被告ＮＴＴデータは，利用者が，残高照会や振込等の銀行取引を，インターネットを通じて行うことができるインターネットバンキング機能提供サービスである「AnserBizSOL」を金融機関向けに提供している（甲３）。イ被告金融機関らは，被告ＮＴＴデータから提供を受けて法人顧客向けインターネットバンキングサービスとしてAnserBizSOLを導入・利用している。被告金融機関らの法人顧客は，AnserBizSOLを通じて，被告金融機関らとインターネットを利用した取引を行うことができる。
ウ被告ＮＴＴデータは，平成２７年１１月，AnserBizSOL   に「二次元コードによるトランザクション認証機能」（以下「本件認証機能」という。）を導入することを発表し，平成２８年４月，被告秋田銀行に対して，本件認証機能の提供を開始した。その後，被告ＮＴＴデータは，被告東京スター銀行，被告百五銀行，被告大分銀行，被告東日本銀行，被告京都信用金庫，被告長野県信用組合，被告筑邦銀行に対しても，本件認証機能の提供を開始した（甲１４）。
(4)本件認証機能
ア本件認証機能は，インターネットバンキングの取引実行時に，送金先の口座番号や送金の金額情報などを二次元コード読み取り機能付ハードウェアトークン（甲１５）に表示し，利用者が目視で送金情報を確認した上で取引続行の可否を選択できるようにすることで，マルウエアの送金情報改ざんによる不正送金を未然に防止することを可能とする機能である（甲４）。
イAnserBizSOL   によるインターネットバンキングサービスは，被告ＮＴＴデータのサーバ上で管理・運用されており，インターネットバンキングサービスの利用者は，被告ＮＴＴデータのサーバにアクセスすることによりサービスを利用する。このことは，同サービスを利用する被告金融機関ら全てに共通する。ウ本件認証機能の具体的な利用の流れは，以下のとおりである（甲４）。(ｱ)利用者がインターネットバンキングにおいて取引内容確認ボタンを押下後，取引内容をもとに独自の暗号化処理にて生成した二次元コードが利用者の画面上に表示される。
(ｲ)利用者がその二次元コードをコード読み取り機能付ハードウェアトークンで読み取ると，取引内容がハードウェアトークン上に表示される。正常な取引の場合は，利用者が入力した取引内容と一致する内容がハードウェアトークン上に表示される。他方，改ざんされた取引の場合は，利用者が入力した取引内容とは異なる内容がハードウェアトークン上に表示され，かかる表示により，利用者は取引内容の改ざんを認識することができる。
(ｳ)利用者が，トークン上に表示された内容を目視で確認後，パソコン上で取引の確定又は中止を選択できる。利用者が「取引可」を選択した場合，ハードウェアトークン上に表示されるワンタイムパスワードをパソコン画面に入力することで送金処理を実行することができる。
(5)本件認証機能において利用されている二次元コードの説明本件認証機能においては，利用者が実行しようとしている取引内容が改ざんされていないかどうかをハードウェアトークンで確認するために，当該取引内容を暗号化した二次元コード（以下「本件コード」という。）が利用されている。本件コードは，別紙物件目録記載２の例に示すような赤色，青色，緑色及び白色の点（セル）で構成されたカラーコードである。
３争点
(1)争点１（本件コードは本件発明の技術的範囲に属するか。）
(原告の主張)
ア本件コードの構成
本件コードは，以下の構成を有する。
ａ赤色，青色，緑色及び白色のセルを水平方向及び垂直方向の配列で並べて形
成され，
ｂこの配列における赤色，青色，緑色及び白色のセルの色の組み合わせをインターネットバンキングにおいて実行される取引内容にかかる情報表示の要素とした
ｃ二次元コード
イ本件発明と本件コードの対比
(ｱ)構成要件Ａ
本件コードの「赤色，青色，緑色及び白色のセル」は，構成要件Ａの「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する。そして，本件コードは，かかる４色のセルを水平方向及び垂直方向に配列して形成されており，かかる配列は，構成要件Ａの「二次元的な配列」に相当する。
したがって，本件コードは，本件発明の構成要件Ａを充足する。
(ｲ)構成要件Ｂ
本件コードは，赤色，青色，緑色及び白色のセルの色の組み合わせでインターネットバンキングにおいて実行される取引内容に係る情報を表示するものであり，構成要件Ｂの「この配列における表示領域の波長特性の組み合わせを情報表示の要素とした」を充足する。
(ｳ)構成要件Ｃ
本件コードは二次元コードであるから，構成要件Ｃを充足する。
ウ補助参加人の主張について
補助参加人は，構成要件Ｃの「二次元コード」は「印刷された二次元コード」を意味すると主張する。
しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載には，本件発明に係る二次元コードが「印刷された」ものであることは一切記載されておらず，むしろ，本件発明に係る二次元コードが「放射」型，すなわち，ディスプレイ等の光を放出する表示媒体に表示するものとしても構成できることが明記されている。また，本件明細書の本件発明の課題に関する記載を参酌しても，本件発明が解決しようとする上記各課題は，必ずしも印刷された情報コードに限られるものではなく，ディスプレイ等に表示された情報コードにおいても当てはまるものであるから，構成要件Ｃの「二次元コード」を「印刷された」ものと限定的に解釈することはできない。したがって，構成要件Ｃの「二次元コード」に関する補助参加人の主張は失当であるから，その主張に係る構成要件Ｃの解釈を前提として構成要件Ｃの非充足はいえない。
（被告らの主張）
原告の主張は争う。
（補助参加人の主張）


本件明細書の従来の技術を記載する段落【０００２】には，バーコード等の情報コードが印刷可能な情報表示手段であることが記載され，発明の課題を記載する段落【０００５】，【０００６】には，従来技術の問題点として，印刷されたバーコードの情報量不足に起因する表示スペースの大型化等の問題が記載されている。そして，かかる従来技術の問題を受けて，本件発明の課題について，段落【０００９】には，表示パターンを変えなくても表示できる情報量を大幅に増大して，上記問題を解決できる情報コードを提供することを目的とすると記載されているから，これらの記載からすれば，本件発明は，印刷されたバーコード等の情報コードの表示情報量の不足という問題を解決することを課題する発明であると解される。さらに，構成要件Ｃの前提となる構成要件Ａの，「（反射又は）放射の波長特性が異なる」との構成の意義について，本件明細書の段落【００１１】には，情報コードをステルスコードとして形成した場合に，その表示領域に印刷された蛍光体の放射波長が異なることとして，表示領域に印刷された蛍光体の放射波長が異なることを意味すると明記されているが，ステルスコードが印刷されたものであることは，本件明細書の段落【００５０】及び段落【００５１】にも記載されている。したがって，これらの本件明細書の記載からすれば，構成要件Ｃの「二次元コード」は，あくまでも，「印刷された二次元コード」を意味するものと限定して解釈されなければならない。
そうすると，本件コードは，利用者端末上に生成・表示されるものであり，印刷された二次元コードではないから，構成要件Ｃを充足しないというべきである。(2)争点２（被告らの本件特許権の直接侵害行為の成否）（主位的主張）
（原告の主張）
ア被告金融機関らの本件特許権侵害行為
本件コードは本件発明の技術的範囲に属しているところ，被告金融機関らは，各々のインターネットバンキングサービスの利用者がインターネット取引を実行する際に，本件コードを生成して，これを利用者の端末へ送信し，利用者の端末上の取引画面に表示させている。
かかる行為は，本件発明の技術的範囲に属する本件コードを新たに作り出す行為として「生産」（特許法２条３項１号）に該当し，本件特許権の侵害行為に当たる。
イ被告ＮＴＴデータの本件特許権侵害行為
本件認証機能に関する情報処理は被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行されており，被告ＮＴＴデータのサーバが利用者端末に送信したプログラムが利用者端末において本件コードを自動的に生成しているのであるから，被告ＮＴＴデータも，本件コードの生成，表示行為（本件発明に係る二次元コードの生産行為）の主体と評価することができる。なお，被告ＮＴＴデータは，本件コードを利用者端末上で生成して同端末上に表示するプログラムを送信するサーバの所有・管理の観点から本件コードを生産していると評価できるのであり，被告金融機関らが本件認証機能によるトランザクション認証サービス（以下「本件認証サービス」という。）の提供者であるという観点から本件コードの生産を行っていると評価することと両立する。したがって，被告ＮＴＴデータも本件特許権の直接侵害行為の主体である。
ウ共同直接侵害
上記アの被告金融機関らの行為と上記イの被告ＮＴＴデータの行為を総合すれば，本件コードの生産行為は被告金融機関らと被告ＮＴＴデータにより共同で行われているということができる。そして，被告金融機関らと被告ＮＴＴデータとの間には，共同遂行の意思が認められることは明らかである。
したがって，被告金融機関らと被告ＮＴＴデータは，本件コードの生産行為について主観的にも客観的にも共同しているから，本件発明の共同実施主体というべきであり，被告金融機関らと被告ＮＴＴデータの共同行為は，本件特許権の共同直接侵害行為と評価することができる。
エ被告らの主張について
(ｱ)被告らは，利用者が本件コードの生成行為の主体である旨主張するが，本件認証機能の情報処理プロセスにおいて利用者が関与しているのは，取引内容の入力のみである。本件コードが最終的に生成された結果が表示される場所が利用者端末であるにすぎないから，被告らの主張は失当である。
(ｲ)また，被告金融機関らは，利用者の端末に本件コードを表示するためのプログラムを送信しているのは被告ＮＴＴデータであり，AnserBizSOLのサービスに関する情報処理は，本件認証機能に関するものを含めて全て，被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行されるから，被告金融機関らは本件コードの生産行為を行っていない旨主張するが，本件認証サービスを利用者に提供しているのは，被告金融機関らであって，被告ＮＴＴデータではない。本件認証サービスでは，サービスの提供主体が本件コードを生成して利用者の端末上に表示し，利用者がこれを認証に利用することとなっている。本件認証サービスの主体が被告金融機関らであることからすると，本件認証サービスに関する情報処理が被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行されるという事情は，被告金融機関らが，被告ＮＴＴデータの所有又は管理するプラットフォームを用いて本件コードを生成して利用者の端末上に表示することを含む本件認証サービスを利用者に提供していることを示すにすぎず，被告金融機関らが本件コードの生産行為を行っているとの評価は妨げられない。
（被告らの主張）
本件コードは，表示された状態になって初めて，生成されたと言い得るものであるところ，本件コードが生成されるのは，利用者（エンドユーザー）の端末上であるから，被告らはいずれも，本件コードを生成，すなわち生産しているとはいえない。
また，上記の点を措くとしても，被告ＮＴＴデータも被告金融機関らもが本件コードの生成主体であるとの主張は，一方当事者が生成した本件コードを更に他方当事者も生成するという状況をいうことになるが，そのようなことは想定できず，明らかに事実として矛盾しており失当である。
被告ＮＴＴデータはAnserBizSOLのシステムを提供し，被告金融機関らは同システムを利用してエンドユーザーにインターネットバンキングサービスを提供しているのみであって，本件コードを両者で共同して「生産」などしていると評価される関係にない。
（被告金融機関らの主張）


「本件コード」とは，「赤色，青色，緑色及び白色の点（セル）で構成されたカラーコード」を意味するところ，本件認証機能の実現に際して，このようなカラーコード自体が生成され，利用者の端末に送信されることはない。仮にこの点を措くとしても，利用者の端末に本件コードを表示するためのプログラムを送信しているのは，被告ＮＴＴデータであって被告金融機関らではない。すなわち，被告ＮＴＴデータは，被告金融機関らに対し，インターネットバンキングサービスである「AnserBizSOL」を提供しているが，当該サービスに関する情報処理は，本件認証機能に関するものを含めて全て，被告金融機関らの利用者の端末と被告ＮＴＴデータのサーバとの通信に基づいて，被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行されるから，被告金融機関らが，利用者の端末に本件コードを表示するためのプログラムを送信することはない。
したがって，この点でも被告金融機関らによる本件特許権の直接侵害行為は存在しないといえる。
(3)争点３（被告ＮＴＴデータの間接侵害行為の成否）（予備的主張）
（原告の主張）
ア被告ＮＴＴデータによる間接侵害
被告ＮＴＴデータが直接侵害行為を行っていないとすれば，以下のとおり，被告ＮＴＴデータは特許法１０１条１項に該当する間接侵害行為を行っているといえる。
(ｱ)「物の発明」
本件発明は，「物の発明」である。
(ｲ)「その物の生産にのみ用いる物」
本件コードを生成して利用者の端末上の取引画面に表示させる行為は，本件発明の技術的範囲に属する本件コードの「生産」に当たるが，かかる生産行為は本件認証機能を実現するソフトウェアによってなされている。そして，利用者が，本件認証機能により取引を行う際は，本件発明の技術的範囲に属する本件コードが必然的に生成，表示されるから，本件認証機能を実現するソフトウェアは，本件コードを「生産」する用途にのみ用いられる。すなわち，本件認証機能を実現するソフトウェアは，当該用途以外に，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な他の用途を有しないことは明らかであり，本件コード（物）の生産「にのみ用いる物」に該当する。
(ｳ)「業として」，「譲渡等・・・譲渡等の申出をする行為」被告ＮＴＴデータが，平成２８年４月以降，業として，AnserBizSOLにおける機能として，本件認証機能を実現するソフトウェアを被告金融機関らに譲渡等し，被告金融機関らを含む金融機関らに対して譲渡等の申出をしていることは明らかである。
(ｴ)本件特許権の直接侵害行為が存在すること
被告金融機関らが本件コードを生成し，利用者の端末に表示させる行為は，「生産」（特許法２条３項１号）に該当するものであるから，被告金融機関らによる直接侵害行為が存在する。仮に，利用者が本件コードの生成行為の主体であるとしても，AnserBizSOLは，被告金融機関らの法人顧客向けのインターネットバンキングサービスシステムであり，その利用者は株式会社等の法人である。かかる利用者が本件コードを用いてインターネットバンキングにおける取引認証を行っているという，本件コードを「使用」する行為は，業として，本件発明を実施する行為となるから，利用者による直接侵害行為が存在するといえる。
(ｵ)小括
以上より，被告ＮＴＴデータが，本件認証機能を実現するソフトウェアの譲渡等及び譲渡等の申出をする行為は，特許法１０１条１号所定の要件を充足し，本件特許権の間接侵害行為に該当する。
イ被告ＮＴＴデータの主張について
(ｱ)被告ＮＴＴデータは，「本件認証機能を実現するソフトウェア」に本件コードを表示するためのプログラム以外のプログラムが含まれていると主張するが，利用者が本件認証機能により取引を行う際には，必ず本件コードが生成されるのであるから（本件コードなくして本件認証機能は機能し得ない。），「本件認証機能を実現するソフトウェア」には，本件発明を実施しない用途（本件コードを生成しない用途）はなく，「その物の生産にのみ用いる物」に該当することは明らかである。(ｲ)被告ＮＴＴデータは，本件コードを表示するためのプログラムが被告金融機関らに送信されていない旨主張するが，被告金融機関らが「本件認証機能を実現するソフトウェア」を含む被告ＮＴＴデータのプラットフォームを用いていることは明らかであるから，被告金融機関らに対して「本件認証機能を実現するソフトウェア」の譲渡等（譲渡，貸渡し），譲渡等の申出がなされているというべきである。
（被告ＮＴＴデータの主張）
ア原告が主張する「本件認証機能を実現するソフトウェア」には，認証機能全体を実現するためのプログラム等が含まれるところ，そのようなプログラム等には，本件コードを表示するためのプログラム以外のプログラムも含まれるから，原告が主張する「本件認証機能を実現するソフトウェア」が，本件コードの生産「にのみ用いられるもの」であるなどとは到底言えない。
したがって，原告の主張は失当である。
イ本件コードを表示するためのプログラムは，被告ＮＴＴデータのサーバから，直接，被告金融機関らの利用者の端末に対して送信されるのであるから，被告ＮＴＴデータは被告金融機関らに対し，かかるプログラムを送信しておらず，「本件認証機能を実現するソフトウェア」の譲渡等又は譲渡等の申出などしていない。また，かかるプログラムは，被告ＮＴＴデータのサーバ上で生成されるのであるから，被告ＮＴＴデータは被告金融機関らに対し，かかるプログラムを生成するためのソフトウェアについても，譲渡等又は譲渡等の申出をしていない。したがって，原告の上記主張はもとより誤りである。
ウまた本件コードは，利用者の端末において生成されるものであるが，利用者による本件コードの生成は，業としての実施行為に該当せず，本件特許権に対する直接侵害行為が存在しないから，被告ＮＴＴデータに間接侵害が成立する余地はない。
(4)争点４（乙1   発明に基づく新規性欠如）
（被告らの主張）
本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前である平成５年９月１０日に頒布された公開特許公報である特開平５－２３３８９８号公報（乙１。以下「乙１公報」という。）に記載された発明（以下「乙１発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものである。したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべきである。
ア乙１発明の構成
(ｱ)乙１公報の記載
乙１公報には，以下の記載がある。
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は，カルラコードなどマーク状に情報が記録された光学式カードおよびその読取装置に関するものである。
【０００２】


【従来の技術】カルラコードは，図４に示すように，携帯用光学式カード１などの表面の所定領域を白地あるいはこれに近い色に形成した情報記録領域２を，縦方向に等間隔で複数の単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎに区分けするとともに，これら単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎをそれぞれ２×２の四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄに区分けし，単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄのうちの任意の領域に光の反射率の低い黒色のマークＭＫ（マーク有り）を付けあるいは黒色マークＭＫを付けない白色部（マーク無し）を設ける，これらの組合せでデータの記録または識別を行うものである。
【０００３】カルラコードの各単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎにおける情報量を考察すると，隣接する四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ毎に「マーク無し」，「マーク有り」の二つの状態が存在するため，２４＝１６種類の情報の記録が可能である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら，従来のカルラコードは，各単位情報記録領域２－１～２－ｎの一の単位領域に対しては，黒色の一種類のマークＭＫしか記録せず，読取装置もこれに応じて一種類の光によりマークＭＫがあるか否かを検出するように構成しているため，記録密度に制約があり，多くの情報を記録する場合などは，情報記録領域２を拡大しなければならない。これでは，携帯用のカードのように大きさに制約があるものに対してカルラコードで情報を記録する場合，記録情報にも制約を受け，光学式カードの汎用性にも問題を生じてしまう。【０００８】以上の問題点を解決するため，マークを多色にして同一光源で照射して情報記録領域２からの反射光量の中間値で識別することも考えられるが，信頼性，再現性に乏しく現実的でない。また，実用化しようとすると，マークの均一性，読取装置に厳しい条件を課すこととなり，現実的ではない。【０００９】本発明は，かかる事情に鑑みてなされたものであり，その目的は，限られた広さの中で実質的に記録密度を高めた光学式カードおよびその記録情報を高い信頼性かつ高い再現性を維持し，かつ容易に読み取れる読取装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため，本発明では，記録面に所定の着色領域が形成され，この領域に照射された光の反射光により記録情報の内容が判別される光学式カードにおいて，上記領域を，一の波長の光に対する反射特性がそれぞれ異なる少なくとも三つの反射特性のうちの一の反射特性を有するようにした。
【００１５】
【作用】本発明の光学式カードによれば，単位情報記録領域に記録される情報の種類が多くなり，実質的に一単位記録領域当たりの記録密度が向上する。【００１６】本発明の光学式カードによれば，単位情報記録領域が多色化されているので，記録される情報の種類が多くなり，実質的に一単位記録領域当たりの記録密度が向上する。
【００２０】
【実施例】図１は，本発明に係る光学式カードを示す図であって，従来例を示す図２と同一構成部分は同一符号をもって表す。すなわち，１は光学式カード，２は情報記録領域，２－１，２－２，２－３，…，２－ｎは単位情報記録領域，ａ，ｂ，ｃ，ｄは単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎをそれぞれ２×２のマトリクス状に区分けした単位領域，ＭＫ１は第１のマーク，ＭＫ２は第２のマーク，ＭＫ３は第３のマークをそれぞれ示している。
【００２１】第１のマークＭＫ１は，たとえば赤色の塗料インクを所定の単位領域ａ～ｄに対して印刷することにより形成されている。この赤色の第１のマークＭＫ１は，たとえば波長６５００オングストローム（Å）近傍の波長帯の光に対する反射率が高く，他の波長帯の光に対する反射率が低い，すなわち吸収率が高い。【００２２】第２のマークＭＫ２は，たとえば緑色の塗料インクを所定の単位領域ａ～ｄに対して印刷することにより形成されている。この緑色の第２のマークＭＫ２は，たとえば波長５２００Å近傍の波長帯の光に対する反射率が高く，他の波長帯の光に対する反射率が低い，すなわち吸収率が高い。【００２３】第３のマークＭＫ３は，たとえば赤色と緑色との混合である黄色の塗料インクを所定の単位領域ａ～ｄに対して印刷することにより形成されている。この黄色の第３のマークＭＫ３は，たとえば波長６５００Å近傍の波長帯の光および波長５２００Å近傍の波長帯の光に対して，ともに反射率が低い，すなわち両光に対して吸収率が高い。
【００２４】このように，本実施例の光学式カード１は，従来のカードのようにマークＭＫとして黒色の一色ではなく，赤色と緑色と黄色の三色を用いて，いわゆる多色刷りのパターンを有するカードとして構成している。この構成により，一の単位領域に対して２値の情報ではなく，３値の情報を与えることができ，隣接する四つの単位領域から構成される一単位情報記録領域に対して４４   ＝２５６種類の情報の記録が可能となっている。
【００４４】
【発明の効果】以上説明したように，本発明の光学式カードによれば，従来の光学式カードに比べて，単位情報記録領域当たりの記録密度の向上を図れる利点がある。また，本発明の読取装置によれば，上記光学式カードに記録された情報を，容易にかつ高い信頼性および高い再現性を維持し精度よく読み取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る光学式カードの一実施例を示す図である。【図４】カルラコードの説明図である。
【図１】
【図４】
(ｲ)乙１発明の構成


前記のとおり，乙１公報には，従来の白黒のカルラコード（【図４】）では情報量が少ないこと等の課題と（段落【０００７】等），その解決手段として，単位領域の着色を，例えば赤色，緑色及び黄色の３色に多色化することによって，記録可能な情報の種類を増やし，記録密度を向上させられることが記載されている（段落【００１５】，【００１６】，【００２４】等）。すなわち，乙１公報には，単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表すことが開示されている。また，図１及び図４に示されるように，カルラコードは，単位領域を二次元的な配列で並べて形成されている。さらに，着色の色によって，波長特性が異なることも説明されている（段落【００２１】ないし【００２４】等）。したがって，乙１発明は，以下の構成を有する。
ａ３色の単位領域を二次元的な配列で並べて形成するｂこの配列における単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表す
ｃカルラコード
イ本件発明と乙１発明の対比
(ｱ)構成要件Ａについて
本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。
他方，乙１発明の構成ａは，「３色の単位領域を二次元的な配列で並べて形成する」である。
まず，乙１発明の「単位領域」は，本件発明の「表示領域」に相当する。また，乙１発明において，単位領域を３色で着色する以上，反射の波長特性が少なくとも３種存在することは明らかである。さらに，乙１発明において，単位領域を二次元的な配列で並べて形成する点は，本件発明において「表示領域を二次元的な配列で並べて形成」することと同義である。
したがって，乙１発明の構成ａは，本件発明の構成要件Ａに相当する。
(ｲ)構成要件Ｂについて
本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合わせを情報表示の要素とした」である。
他方，乙１発明の構成ｂは，「この配列における単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表す」である。
乙１発明において，単位領域の色を組み合わせることは，単位領域の波長特性を組み合わせることに他ならない。そして，乙１発明は，単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表すものであるから，色の組み合わせを「情報表示の要素」としていることも明らかである。
したがって，乙１発明の構成ｂは，本件発明の構成要件Ｂに相当する。
(ｳ)構成要件Ｃについて
本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。他方，乙１発明の構成ｃは，「カルラコード」である。乙１発明は，カルラコードに関する発明であるところ，カルラコードとは，「マーク状に情報が記録された光学式カード」の一種であって，単位領域を二次元的な配列で並べて形成するものである（乙１公報の段落【０００２】，図１，図４等）。したがって，乙１発明の「カルラコード」が二次元的な情報コードであることは明らかであるから，乙１発明の構成ｃは，本件発明の構成要件Ｃに相当する。
(ｴ)小括
以上より，本件発明の構成要件ＡないしＣは，乙１発明の構成ａないしｃと同一であるから，本件発明は乙１に記載された発明であり，新規性を欠く。
ウ原告の主張について
(ｱ)原告は，乙１発明のコードについて，単位情報記録領域が２×２の単位領域で構成されてはいるものの，単位情報記録領域は，乙１公報の【図１】の水平方向のみにしか情報表示の要素を有しない点で，二次元コードとはいえないと主張するほか複数の単位情報記録領域が図１の水平方向に並べられ，水平方向に順次読み込まれるものであるから，このコードの情報表示の要素は乙１公報の【図１】の水平方向のみ（一次元）であるなどと主張する。
かかる原告の主張は，乙１における「単位情報記録領域」が本件発明の「情報表示の要素」に相当することを前提として，当該「単位情報記録領域」（すなわち「情報表示の要素」）が水平方向のみに並べられているから，乙１発明のコードは一次元であるとする趣旨と思われるが，本件発明の構成要件Ａは，「表示領域」が二次元的な配列で並べられることを規定しているのであって，「情報表示の要素」を二次元的に配列にすることを規定しているわけではない。そして，本件発明における「表示領域」とは，固有の反射又は放射の波長特性を有し表示する領域であって，所定の配列で並べられ，当該配列における反射又は放射の波長特性の組み合わせによって情報を表すものをいうのであるから，乙１発明の「単位領域」がこれに該当するところ，乙１発明において「単位領域」が「二次元」に配列されているから，上記原告の主張は，本件発明に対する誤った理解に基づくものであり，その前提からして失当である。
(ｲ)原告は，本件発明の「コード」とは，「独立コード」すなわち本来の目的である有意なデータを示す情報（「有意情報」）に加え，コードの情報の読み取りの起点や順序を確定するための情報（「構造情報」）が含まれるコードを意味する一方，乙１発明のようなカルラコードは，「構造情報」を有しないから，本件発明の「コード」を意味しないなどと主張する。
しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載には，「二次元コード」が，原告が主張するような「独立コード」である旨の限定は一切なく，原告の上記主張は，特許発明の要旨について，特許請求の範囲に記載のない限定を付することに他ならないから，失当である。
また，本件明細書においても，本件発明の「二次元コード」及び「コード」を殊更に限定する趣旨の説明はまったく見当たらず，原告の上記主張は，本件明細書の記載を参酌したとしても到底導き出すことができない。さらに，乙１の記載内容は本件特許に係る出願日（平成９年１１月２８日）における当業者の技術水準を基に理解されるべきものであるところ，仮に原告が主張するように，ＱＲコードのような「独立コード」が平成６年に開発されたのだとすれば，本件発明の新規性の有無を判断するに際して，乙１発明のコードに「独立コード」が含まれることは，本件特許に係る出願日における当業者の技術水準に照らしてむしろ当然ということになるから，いずれにしても原告の主張は全く反論になっていない。
（原告の主張）
ア乙１発明が構成要件Ａ及びＣの「二次元」コードではないこと
(ｱ)本件発明に係る「二次元」コードの意義


本件発明の構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，一般的に，次元の数が二つであることを意味する。また，本件明細書の段落【００４８】には「二次元コードは二次元に配列した表示領域（黒又は白で塗り分けられる最少表示単位）の組み合せにより情報を表示するもの」と記載されている。
そうすると，構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，縦（垂直）方向及び横（水平）方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素とすることを意味する。(ｲ)乙１発明が構成要件Ａの「二次元」的な配列及び構成要件Ｃの「二次元」コ
ードに係る構成を有しないこと
乙１公報の【図１】においては，表示領域が水平方向のみならず，一見，垂直方向にも配列されているように見えるが，これは，単に情報の読み取り単位である，単位情報記録領域が，２×２の単位領域で構成されているからにすぎない。乙１発明のコードの単位情報記録領域は幾何学的には二次元形状であるものの，複数の単位情報記録領域で形成されるコード自体は，単位情報記録領域の垂直方向及び水平方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素としているものではなく，あくまで，複数の単位情報記録領域が図１の水平方向に並べられ，水平方向に順次読み込まれるものである（段落【００４１】）から，このコードの情報表示の要素は【図１】の水平方向のみ（一次元）である。
したがって，乙１発明は本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成を有しない。イ乙１発明が構成要件Ｃに係る「コード」の発明ではなく，コードが印刷され
た光学式カードとその読取装置の発明であること
(ｱ)本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は，それ自体で情報コードとしての独立性が担保されたコードを意味する（以下，乙１発明にいうコードと区別するため，この意味でのコードを「独立コード」ということがある。）。本件発明の特許請求の範囲には，コードの上下左右の決定に関する記載がなく，また，当該コードを読み取り方向が特定された有体物に印刷・表示してコードの上下左右を確定するという記載もない。同様に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみても，コードの上下左右の決定に関する記載や当該コードを読み取り方向が特定された有体物に印刷・表示してコードの上下左右を確定するという記載もない。これらは，本件発明における「コード」が，構造情報を含む独立コードであることの証左である。
なお，本件特許の請求項４ないし７においては，本件発明の二次元コードの読み取り装置の内容が記載されているが，当該読み取り装置にコードの上下左右を確定するための機能があるとの記載はない。このことからも，本件発明の二次元「コード」は独立コードであることが想定されているということができる。また，そもそも本件発明は，「構造情報」を有さないコードであるカルラコードが普及しなかったことを受けて開発されたものであり，その経緯に照らせば，本件発明にいう「二次元コード」とは，構造情報を有する独立コードを指すことは明らかである。
以上のとおり，本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は，構造情報を有する独立コードを意味する。
(ｲ)他方，乙１発明のコードは，乙１公報【図１】に示すとおり，連続した単位情報記録領域２－１ないし２－ｎからなるものであり，単位情報記録領域の各々は「田」の字の四つの単位領域（表示領域）からなる（段落【００２０】）。このように「田」の字の単位情報記録領域の連続からなる乙１発明のコードは，有意情報のみを含むものであって，構造情報は，光学式カードとその読取装置により付与され，それ自体で上下左右を識別することができない。乙１公報には，コードの構造情報に関しては何ら記載がなく，むしろ，当該コードは，光学式カードの記録面に形成されることが前提とされていること（【請求項１】）からも明らかなとおり，光学式カードの記録面に形成されて初めて上下左右が確定し読み取りが可能となるものである。すなわち，乙１発明は，当該コード自体で情報コードとしての独立性が担保されていないものである。
このように，乙１発明は，コードを光学式カードの記録面に形成しなければ成立しない点で，あくまで「光学式カード」に印刷されることを必須の構成とする発明であって，独立コードの発明ではない。このことは，乙１発明の名称が「光学式カードおよびその読取装置」とされていることからも明らかである。したがって，乙１発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）には当たらず，乙１発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。
ウ本件発明が新規性を有すること
以上のとおり，本件発明と乙１発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成について相違する。
したがって，本件発明は，乙１発明と異なる発明であり，新規性を有する。
(5)争点５（乙２発明に基づく新規性欠如）
(被告らの主張)
本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前である平成８年１０月１１日を公開日とする公開特許公報である特開平８－２６３５８０号公報（乙２。以下「乙２公報」という。）に記載された発明（以下「乙２発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものである。したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべきである。
ア乙２発明の構成
(ｱ)乙２公報の記載
乙２公報には，以下の記載がある。
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は小さなスペースに大量の情報を表示することができる識別コードマークに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来，物を認識する識別コードマークとして「バーコード」と呼ばれる１次元のものと，黒と白の方形図形ａ，ｂを図１に示すように架空のます目（実際には表示されない）Ａ内に市松状にマトリックス表示した「２次元コード」が知られているが，もっとスペース効率の良い識別コードマークの出現が望まれていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は，小さいスペースで表示し得る情報量を飛躍的に向上することが出来る疑似３次元識別コードマーク，即ち，恰も高さ方向にもコード表示素子を配置したと同じ情報量を表示し得る識別コードマークを得ることを課題とするものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】本発明は，最近の画像処理技術が形状，色調，色彩をそれぞれ識別し得るようになったことによりなされたもので，第１の発明は，単位図形をマトリックス状に配置した２次元コード識別コードマークにおいて，単位図形を２種以上の色調又は色彩で表示するようにしたことを特徴とする識別コードマークである。
【０００７】
【作用】第１～第３の発明によると，恰も３次元コードのように，表示し得る情報量を飛躍的に向上することができる。
【０００８】


【実施例】図２は本発明の実施例１を示すもので，黒の単位図形１，１’の形状は従来の２次元コードと同じであるが，色調を２種類としたものである。なお色彩を例えば赤，黒の２種類としても同じであるが，この構成によると，図１に示す従来の２次元コードによって表示される情報の種類が２の４乗＝１６種類であったものが，３の４乗＝８１種類と飛躍的に向上する。
【０００９】図３は本発明の実施例２を示すもので，単位図形を丸２と四角３の２種類を単位図形とし，且つ２種類の色調（濃淡）又は色彩（赤と黒）としたもので，この場合は５の４乗＝６２５種類の情報を表示出来る。
【００１０】
【異なる実施例】以上，理解を容易にするため，単純構成の２つの実施例を例示したが，図形の種類，色彩の種類及びマトリックス状に配置する単位図形の数等を増加することにより，恰も３次元コードのように表示し得る情報量が飛躍的に増大した識別コードマークが得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の２次元コードの識別コードマークの一例を示す図である。【図２】本発明の実施例１を示す図である。
【図１】              【図２】
(ｲ)乙２発明の構成
前記のとおり，乙２公報には，従来の白黒の二次元コードよりも情報量が多いコードマークを得るという課題と（段落【０００２】，【０００３】），その解決手段として，単位図形の色を，例えば赤，黒及び白の３色とすることによって，二次元コードに表示し得る情報量を増大させることが記載されている。すなわち，乙２公報には，単位図形の色を組み合わせることによって，情報を表すことが開示されている。
なお，図２は，「１」及び「１’」は黒の単位図形であって，その色調が異なる例を示した図であるが，段落【０００８】において，色調を変化させる代わりに「色彩を赤，黒の２種類としても同じ」との説明があることから，「１」が黒の単位図形であり，「１’」が赤の単位図形であると置き換えた例も開示されている。この点，上記の段落【０００８】の記載において，赤，黒の２種類の色彩である旨記載されているが，白の単位図形の存在が前提にされていることは明らかである。すなわち，乙２においては，従来の二次元コードの例である図１の説明として，「黒と白の方形図形ａ，ｂ」との説明がなされているところ（段落【０００２】），図２の「ｂ」も白の方形図形であることは明らかであるし，段落【０００８】において，図２の二次元コードの情報量を３の４乗＝８１種類としていることから，各単位図形において３種類の情報が読み取り可能であることが記載されているため，情報の識別要素として，白の単位図形の存在が前提にされていることは明らかである。しかも，段落【００１０】においては，色彩の種類をさらに増加させることも記載されている。
したがって，乙２発明は，以下の構成を有する。
ａ３色以上の単位図形を二次元的な配列で並べて形成するｂこの配列における単位図形の色を組み合わせることによって，情報を表す
ｃ二次元コード
イ本件発明と乙２発明の対比
(ｱ)構成要件Ａについて
本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。
他方，乙２発明の構成ａは，「３色以上の単位図形を二次元的な配列で並べて形成する」である。
まず，乙２発明の「単位図形」は，本件発明の「表示領域」に相当する。また，乙２発明においては，単位図形を３色以上の色を用いて着色するから，反射の波長特性が３種以上存在することは明らかである。さらに，乙２発明において，単位図形を二次元的な配列で並べて形成する点は，本件発明において「表示領域を二次元的な配列で並べて形成」することと同義である。
したがって，乙２発明の構成ａは，本件発明の構成要件Ａに相当する。
(ｲ)構成要件Ｂについて
本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした」である。
他方，乙２発明の構成ｂは，「この配列における単位図形の色を組み合わせることによって，情報を表す」である。
乙２発明において，単位図形の色を組み合わせることは，単位図形の波長特性を組み合わせることに他ならない。そして，乙２発明は，単位図形の色を組み合わせることによって，情報を表すものであるから，色の組み合わせを「情報表示の要素」としていることも明らかである。
したがって，乙２発明の構成ｂは，本件発明の構成要件Ｂに相当する。
(ｳ)構成要件Ｃについて
本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。他方，乙２発明の構成ｃは，「二次元コード」であるから，乙２発明の構成ｃは，本件発明の構成要件Ｃに相当する。
(ｴ)小括
以上より，本件発明の構成要件ＡないしＣは，乙２発明の構成ａないしｃと同一であるから，本件発明は乙２に記載された発明であり，新規性を欠く。
ウ原告の主張について
(ｱ)原告は，乙２発明は構成要件Ｃにかかる構成を有しないため，本件発明は無効理由２を有しない旨主張しており，その理由として，まず，「乙２発明はコードを構成する識別コードマークについての発明」であることを挙げている。原告の主張は，乙２発明の「識別コードマーク」は，コードではなく，コードを構成する一要素にすぎないことを主張する趣旨と思われるが，乙２公報には，原告が引用する段落【０００４】を含め，「識別コードマーク」がコードを構成する一要素であるかのような記載は一切存在せず，むしろ，乙２公報においては，「識別コードマーク」という用語が，１次元の「バーコード」や「２次元コード」のようなコードそのものを指す用語として用いられていることは明らかであるから，乙２発明についても，３色以上の単位図形を二次元的な配列で並べたものが「識別コードマーク」に該当するものとして説明され（段落【０００４】，【０００８】，【００１０】），乙２発明の「識別コードマーク」も，コードそのものを指していることは明らかである。したがって，「識別コードマーク」がコードを構成する一要素であるかのような原告の上記主張は明らかに誤りである。(ｲ)原告は，本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味するところ，乙２発明のコードは独立コードではないと主張するが，かかる原告の主張は，その前提となる本件発明の理解を誤ったものであり，失当である。
(原告の主張)


ア乙２発明が構成要件Ｃに係る「コード」の発明でないこと本件発明の構成要件Ｃは，二次元「コード」であることを要する。乙２発明はコードを構成する識別コードマークについての発明であり（段落【０００４】等），乙２発明は構成要件Ｃに係る構成を有していない。
また，本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味する。乙２発明のコードは，１色のみで塗り分けられる最少表示単位である単位図形を２種類以上の色調又は色彩で表示し，これらをマトリックス状に配置したものであり（【請求項１】），乙２明細書の【図２】のように「田」の字の四つのマスを２種類以上の色調又は色彩で表示したものが乙２発明の典型的な実施例となる。このように乙２発明のコードは，有意情報のみを含むものであって，構造情報を有しておらず，それ自体で上下左右を識別することができない。よって，乙２発明は，当該コード自体で情報コードとしての独立性が担保されていないものである。したがって，乙２発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）には当たらず，乙２発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。
イ本件発明が新規性を有すること
以上のとおり，本件発明と乙２発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ｃに係る構成について相違する。
したがって，本件発明は，乙２発明と異なる発明であり，新規性を有する。
(6)争点６（丁１発明に基づく新規性欠如）
（補助参加人の主張）
本件発明は，本件特許の出願前（平成９年１１月２８日）より前である平成７年７月１１日に頒布された実用新案公報である実用新案登録第３０１３２９４号公報（丁１。以下「丁１公報」という。）に記載された発明（以下「丁１発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものである。
したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号により，直ちに無効とされるべきである。
ア丁１発明について
(ｱ)丁１公報の記載について
丁１公報には，以下の記載がある。
【請求項１】表面の所定領域に情報をコードで印刷して記録したプリペイドカードにおいて，前記コードは４種類以上の色からの１色を有するエリアを組合せてなる集合体であることを特徴とするプリペイドカード。
【０００２】
【従来の技術】
近年，表面に情報をコードで印刷して記録する印刷記録のプリペイドカードがよく提案されていた。コードとしては，黒バーと白バー（又はスペース）の組み合わせを一方向に並べてなるバーコードが周知である。また，黒マークと白マークを二次元的に配列し，より多くの情報を持てるようにしたものも提案されている。
【０００３】
【考案が解決しようとする課題】
従来のコードは，基本的に黒マークと白マークの配列により所定の情報を持つようにしたものであり，黒と白からなる２値コードある。従って，占有面積の割りに少ない情報しか持てないため，カード表面の情報記録量が制限された。また，バー（又はマーク）をかなり精密に印刷する必要があり，専用の印刷装置を用いなければならない。
【０００４】
本考案は，このような不都合を解消し，占有面積に比べてより多くの情報を持てるプリペイドカードを提示することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本考案では，表面の所定領域に情報をコードで印刷して記録したプリペイドカードにおいて，前記コードは４種類以上の色からの１色を有するエリアを組合せてなる集合体であることを特徴とするプリペイドカードを提供する。
【０００６】
【作用】
上記本考案のプリペイドカードにおいて，情報を記録するため用いられるコードは，４種類以上の色からの１色を有するエリアを組合せてなる集合体であり，前記一のエリアは４種類以上のパターンが出来る。従って，カード表面の所定の情報領域に，より多くの情報を持たせることができる。
【０００７】
【実施例】
図１によると，本考案に係るプリペイドカードＣは，表面１に，印刷情報記録領域３を形成し，この記録領域３に図２に示すコード２を用いて，情報データ２０が印刷して形成された。
【０００８】
図２（ａ）によると，コード２は方形のエリア２１と２２を間隔を取らず，一字状に組合せてなるものであり，エリア２１又は２２は図２（ｂ）に示すようなそれぞれ白，青，赤，黒色のエリアＷ，Ｓ，Ｒ，Ｂのいずれかである。図２（ｃ）はコード２のパターン図であって，６種類のパターンが示されているが，実際に，コード２は４×４＝１６種類のパターンが出来る。したがって，同様な記録領域３に，コード２を用いて形成される情報の量は従来の黒白マーク配列コード及びバーコードの情報の量より多くなる。
【０００９】
【考案の効果】
以上の説明から容易に理解できるように，本考案プリペイドカードは，印刷密度は従来通りでも，情報の密度を高めることができ，より多くの情報を持たせることができる。
【図１】本考案のプリペイドカードの一実施例の説明図である。【図２】図１に示すプリペイドカードの記録するには用いるコードの説明図である。
【図１】
【図２】
(ｲ)丁１発明について
丁１公報には，カード表面１上に形成され，複数行×２２列，換言すれば，水平方向及び垂直方向に配列された領域から成る印刷情報記録領域３が記載されている（段落【０００７】及び【図１】）。
そして，印刷情報記録領域３を構成する各エリアには，４種類以上の色（例えば，白，青，赤，黒色）からの１色が付与される（【請求項１】，段落【０００５】，段落【０００６】，段落【０００８】，【図１】及び【図２】）。また，隣り合って配置されたエリアのうち２つが，コード２を構成する。印刷情報記録領域３は，情報データ２０を形成する情報表示の要素として，コード２のエリアの色の組合せを用いている（段落【０００７】及び段落【０００８】）。したがって，丁１公報には，以下の丁１発明が記載されている。丁１ａ：４種類以上の色からの１色を有するエリアを水平方向及び垂直方向の配
列で並べて形成され，
丁１ｂ：この配列におけるエリアの色の組み合せを情報表示の要素とした丁１ｃ：ことを特徴とするコード。
イ本件発明と丁１発明との対比
(ｱ)構成要件Ａについて
本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。


他方，丁１発明の構成丁１ａは，「４種類以上の色からの１色を有するエリアを水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」されるものであるところ，丁１発明の構成丁１ａの「エリア」は，情報を表示する領域であるから，本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁１発明の構成丁１ａ「色」は，本件発明の構成要件Ａの「反射…の波長特性」に相当する。
そうすると，丁１発明の構成丁１ａの「４種類以上の色からの１色を有するエリア」は，表示領域が４種類以上の反射の波長特性で構成されるものであるから，表示領域の反射の波長特性が３種類以上ある場合に含まれるため，本件発明の構成要件Ａの「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する。さらに，丁１発明の構成丁１ａは，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」されるものであるため，本件発明の構成要件Ａの「二次元的な配列で並べて形成」に相当する。
したがって，丁１発明の構成丁１ａは，本件発明の構成要件Ａと一致する。
(ｲ)構成要件Ｂについて
本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした」である。
他方，丁１発明の構成丁１ｂは，「この配列におけるエリアの色の組み合せを情報表示の要素とした」ものであるところ，上記のとおり，「エリア」（丁１ａ）は，本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁１発明の構成丁１ｂの「色」は，本件発明の構成要件Ｂの「波長特性」に相当する。そうすると，丁１発明の構成丁１ｂは，配列における表示領域の波長特性の組合せを情報表示の要素としたものであるため，本件発明の構成要件Ｂの「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたこと」に相当する。したがって，丁１発明の構成丁１ｂは，本件発明の構成要件Ｂと一致する。
(ｳ)構成要件Ｃについて
本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。他方，丁１発明の構成丁１ｃは，「ことを特徴とするコード。」である。本件発明における「二次元」コードとは，二次元（例えば，縦（垂直）と横（水平））に配列した表示領域の組み合わせにより情報を表示するものを意味するものである。
丁１公報には，カード表面上に形成され，複数行×２２列，換言すれば，水平方向及び垂直方向に配列された領域から成る印刷情報記録領域に記載された情報データが記載されている（段落【０００７】及び【図１】）。印刷情報記録領域，さらには，情報データを構成する各エリアには，４種類以上の色（例えば，白，青，赤，黒色）からの１色が付与される（【請求項１】，段落【０００５】，段落【０００６】，段落【０００８】，【図１】及び【図２】）。印刷情報記録領域は，情報データを形成する情報表示の要素として，エリアの色の組合せを用いている（段落【０００７】及び段落【０００８】）。
これらの記載からすれば，丁１発明は，縦（垂直）と横（水平）に配列したエリア（本件発明の「表示領域」に相当する。）の組み合わせにより情報を表示するものであるから，丁１発明のコード（情報データ）が，本件発明の「二次元」コードに相当することは明らかである。
また，丁１発明は，「エリア」（丁１ａ），すなわち，表示領域を，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」（丁１ａ）し，「エリア（表示領域）の色（波長特性）の組み合せを情報表示の要素」（丁１ｂ）とした「コード」（丁１ｃ）である。
そうすると，丁１発明の構成丁１ｃの「コード」は，水平方向及び垂直方向の二次元に配列した表示領域の組合せにより情報を表示するものであるから，本件発明の構成要件Ｃの「二次元コード」に相当する。
したがって，丁１発明の構成丁１ｃは，本件発明の構成要件Ｃと一致する。
ウまとめ
以上のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣは，丁１発明の構成丁１ａないし丁１ｃと一致するから，本件発明は，丁１公報に記載された発明である。
（原告の主張）
ア丁１発明が構成要件Ａ及びＣの「二次元」コードではないこと本件発明の構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，縦（垂直）方向及び横（水平）方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素とすることを意味する。丁１発明におけるコードは，方形のエリアを間隔を取らず「一字状に」組み合わせてなるものであり（丁１公報の段落【０００８】），横（水平）方向のみにしか情報表示の要素を有しない点で従来の技術であるバーコード等と同じ一次元のコードである。
丁１公報の【図１】によれば，表示領域が横方向（カードの短手方向）のみならず，一見，縦方向（カードの長手方向）にも配列されているように見えるが，これはプリペイドカードのコードを印刷するための所定領域の幅に限界があることに起因するものであり，横一列のコードを何重にも折り返し，折り畳んで配列しているにすぎない。すなわち，プリペイドカードの幅の関係で折り返されていることよって縦方向にも方形のエリアが配列されているように見えるものの，この縦方向の配列は情報を表示するものではない。丁１発明の印刷情報記録領域３の情報データ２０は，一文字状に組み合わせた方形のエリア２１，２２の組み合わせを用いて形成されているのみであり（【図１】及び【図２】），その情報表示の要素は横方向のみ（一次元）である。
したがって，丁１発明におけるコードは，横方向及び縦方向の表示領域の「組み合せ」により情報を表示するものではない点で，本件発明の構成要件Ａ「表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」の構成を有しておらず，また，構成要件Ｃに係る「二次元」コードには当たらない。よって，丁１発明は本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成を有しない。
イ丁１発明が構成要件Ｃに係る「コード」の発明ではなく，コードが印刷され
たプリペイドカードの発明であること


本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味する。丁１発明は，プリペイドカードに関する発明であり，構造情報は，プリペイドカードの読み取り方向により特定され，この発明におけるコードは，有意情報のみを表している。丁１発明のコードは，白色，青色，赤色又は黒色のいずれかの色で塗り分けられる最少表示単位である方形の表示領域（以下コード内の最少表示単位を「表示領域」という。）を間隔を取らず一字状に組み合わせてなるものであり（丁１公報の段落【０００８】），当該コード自体からは上下左右を識別することができない。丁１公報には，コードの構造情報に関しては何ら記載がなく，むしろ，コードがプリペイドカードの表面の所定領域に印刷して記録されることが前提とされていること（【請求項１】）からも明らかなとおり，プリペイドカードに印刷されて初めてコードの上下左右が確定し読み取りが可能となるものである。よって，丁１発明は，当該コード自体で情報コードとしての独立性が担保されていないものである。このように丁１発明は，コードをプリペイドカードに印刷して初めて成立するものである点で，あくまで「プリペイドカード」に印刷されることを必須の構成とする発明であって，独立コードの発明ではない。このことは丁１発明の考案の名称が「プリペイドカード」とされていることからも明らかである。したがって，丁１発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）には当たらず，丁１発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。
ウ本件発明が新規性を有すること
以上のとおり，本件発明と丁１発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成について相違する。
したがって，本件発明は，丁１発明と異なる発明であり，新規性を有する。
(7)争点７（丁２発明に基づく新規性欠如）
（補助参加人の主張）
本件発明は，本件特許の出願前（平成９年１１月２８日）より前である平成５年１０月８日に日本国内において公開された公開特許公報である特開平５－２５８０９５号公報（丁２。以下「丁２公報」という。）に記載された発明（以下「丁２発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものである。
したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号により，直ちに無効とされるべきである。
ア丁２発明について
(ｱ)丁２公報の記載について
丁２公報には，以下の記載がある。
【００１２】図１に示すように，本発明の一実施例に係る光学式カードの読み取り書き込み装置２０は，カード挿入口２２を有する。このカード挿入口２２から，例えば図２に示すような光学式カード１が挿入される。光学式カード１は，いわゆるカルラコードで情報が記録される情報記録領域２を有する。情報記録領域２は，一定の読み取り方向Ａに沿って，複数の単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎに区分けしてあり，これら単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎを，それぞれ例えば２×２の四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄに区分けし，単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄのうちの任意の領域に光の反射率の低い黒色マーク部ＭＢを付け，あるいは黒色マークＭＢを付けない白色マーク部ＭＷを設け，これらの組合せでデータの記録または識別を行う。黒色のマーク部ＭＢは，例えば黒色インキを用いて所定のパターンにオフセット印刷することなどで構成される。白色マーク部ＭＷは，カード１０の表面の地色で構成しても良いが，銀色インキあるいは白色インキを用いて所定のパターンにオフセット印刷することなどで構成される。
【００１３】カルラコードの各単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎにおける情報量を考察すると，隣接する四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ毎に「黒色マーク部」，「白色マーク部」の二つの状態が存在するため，単位領域当たり２４＝１６ビットの情報の記録が可能である。
【００２３】なお，本発明は，上述した実施例に限定されるものではなく，本発明の範囲内で種々に改変することができる。例えば，上述した実施例では，カルラコードを構成する単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄには，黒色マーク部ＭＫおよび白色マーク部ＭＢの二種類のマークを付するように構成したが，これに限定されず，三色以上のマークを付するように構成することもできる。その場合には，隣接する四つの単位領域から構成される一単位情報記録領域に対して４４＝２５６種類の情報の記録が可能となる。ただし，この実施例の場合には，マークの色を判別する必要があることから，波長が相違する光を照射してその反射特性を検出するなどの工夫が必要となる。
【図２】従来例に係る光学式カードの読み取り書き込み装置の概略断面図である。
【図２】
(ｲ)丁２発明について
丁２公報には，光学式カード１上に形成された情報記録領域２が記載されているところ，情報記録領域２は，連続した単位情報記録領域２－１～２－ｎから成るものである（【図２】）。
そして，単位情報記録領域の各々は，２行×２列，換言すれば，水平方向及び垂直方向に配列された四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ及びｄからなる（段落【００１２】及び段落【００１３】）。
単位領域の各々は，三色以上のマークを付し，又は，何も付さないように構成することもできる（段落【００１２】及び段落【００２３】）。一の単位情報記録領域は，四つの単位領域の色の組合せを情報表示の要素としている。
したがって，丁２公報には，以下の発明が記載されている。丁２ａ：色が異なる４種以上の単位領域を水平方向及び垂直方向の配列で並べて
形成され，
丁２ｂ：この配列における単位領域の色の組み合せを情報表示の要素とした丁２ｃ：ことを特徴とする単位情報記録領域。
イ本件発明と丁２発明との対比
(ｱ)構成要件Ａについて
本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。


「二次元」とは，例えば，縦と横のように次元が２つあることを指すところ，本件明細書においては，「二次元コードは二次元に配列した表示領域（黒又は白で塗り分けられる最少表示単位）の組み合せにより情報を表示するもので，ＰＤＦ４１７，カルラコード等が知られている。」（甲２公報の段落【００４８】）と記載されている。したがって，本件発明における「二次元コード」とは，二次元（例えば，縦（垂直）と横（水平））に配列した表示領域の組み合わせにより情報を表示するものを意味する。
丁２発明の構成丁２ａは，「色が異なる４種以上の単位領域を水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成され」るものである。
本件発明における「表示領域」とは，固有の反射又は放射の波長特性を有し表示する領域であって，所定の配列で並べられ，当該配列における反射又は放射の波長特性の組み合わせによって情報を表すものをいう（甲２公報の段落【００１０】，【００１１】等参照）ところ，情報が表示される領域である丁２発明の「単位領域」はこれに該当する。
そして，丁２発明において「単位領域」が「二次元」に配列されていることは，原告自身「単位情報記録領域が２×２の単位領域で構成されている」と述べて，認めているとおりである。
また，丁２発明の構成丁２ａの「色」は，本件発明の構成要件Ａの「反射…の波長特性」に相当する。
そうすると，丁２発明の構成丁２ａの「色が異なる４種以上の単位領域」は，表示領域が反射の波長特性の異なる４種類以上で構成されるものであるから，表示領域の反射の波長特性が３種類以上ある場合に含まれるため，本件発明の構成要件Ａの「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する。さらに，丁２発明の構成丁２ａは，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」されるものであるため，本件発明の構成要件Ａの「二次元的な配列で並べて形成」に相当する。
したがって，丁２発明の構成丁２ａは，本件発明の構成要件Ａと一致する。
(ｲ)構成要件Ｂについて
本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした」である。
他方，丁２発明の構成丁２ｂは，「この配列における単位領域の色の組み合せを情報表示の要素とした」ものであるところ，上記のとおり，「単位領域」（丁２ａ）は，本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁２発明の構成丁２ｂの「色」は，本件発明の構成要件Ｂの「波長特性」に相当する。そうすると，丁２発明の構成丁２ｂは，配列における表示領域の波長特性の組合せを情報表示の要素としたものであるため，本件発明の構成要件Ｂの「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたこと」に相当する。したがって，丁２発明の構成丁２ｂは，本件発明の構成要件Ｂと一致する。
(ｳ)構成要件Ｃについて
本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。他方，丁２発明の構成丁２ｃは，「ことを特徴とする単位情報記録領域。」である。
丁２公報には，単位領域ごとに三色以上のマークを付し，又は，何も付さないように構成することにより，２×２の四つの単位領域からなる１つの単位情報記録領域において，４⁴＝２５６種類の情報の記録が可能となることが記載されている（丁２公報の段落【００１２】及び段落【００２３】並びに【図２】参照）。つまり，１つの単位情報記録領域のみに着目したとしても，縦（垂直）方向及び横（水平）方向の二次元に配列された単位領域（本件発明の「表示領域」に相当する。）の組み合わせにより情報を表示しているから，丁２発明のコード（単位情報記録領域）が，本件発明の「二次元コード」に相当することは明らかである。また，丁２発明は，「カルラコード」に関する発明であるところ（丁２公報の段落【００１２】，【００１３】，【００２３】及び【図２】参照），「カルラコード」は，本件明細書において，本件発明の「二次元コード」の例として明示されている（本件明細書の段落【００４８】）のであるから，この点からも，丁２発明のコード（単位情報記録領域）が本件発明の「二次元コード」に相当することは明らかである。
したがって，丁２発明の構成丁２ｃは，本件発明の構成要件Ｃと一致する。
ウまとめ
以上のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣは，丁２発明の構成丁２ａないし丁２ｃと一致するから，本件発明は，丁２公報に記載された発明である。
(原告の主張)
ア丁２発明が構成要件Ａ及びＣの「二次元」コードではないこと本件発明の構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，縦（垂直）方向及び横（水平）方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素とすることを意味する。丁２発明におけるコードは，四つの単位領域を有する単位情報記録領域が２－１ないし２－ｎまで並んでいるものであり（丁２公報の【図２】），単位情報記録領域が２×２の単位領域で構成されてはいるものの，情報記録領域は，丁２公報の【図２】の水平方向のみにしか情報表示の要素を有しない点で，「二次元」コードといえないもので，情報の構造という意味では，一次元のコードである。すなわち，丁２公報の【図２】においては，表示領域が水平方向のみならず，一見，垂直方向にも配列されているように見えるが，これは，単に情報の読み取り単位である，単位情報記録領域が，２×２の単位領域で構成されているからにすぎない。丁２発明のコードの単位情報記録領域は幾何学的には二次元形状であるものの，複数の単位情報記録領域で形成されるコード自体は，単位情報記録領域の垂直方向及び水平方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素としているものではなく，あくまで，複数の単位情報記録領域が図２の水平方向に並べられ，水平方向に順次読み込まれるものである（丁２公報の段落【０００４】）から，このコードの情報表示の要素は丁２公報の【図２】の水平方向のみ（一次元）である。したがって，丁２発明は本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成を有しない。イ丁２発明は光学式カードの読み取り書き込み方法と読み取り書き込み装置で
あること


本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味する。丁２発明のコードは，丁２公報の【図２】に示すとおり，連続した単位情報記録領域２－１ないし２－ｎからなるものであり，単位情報記録領域の各々は「田」の字の四つの表示領域からなる（丁２公報の段落【００１２】）。このように「田」の字の単位情報記録の連続からなる丁２発明のコードは，有意情報のみを含むものであって，それ自体で上下左右を識別することができない。丁２には，コードの構造情報に関しては何ら記載がなく，むしろ，当該コードは，光学式カードの表面に書き込まれることが前提とされていること（【請求項２】）からも明らかなとおり，光学式カードの表面に印字されて初めて上下左右が確定し読み取りが可能となるので，当該コード自体で情報コードとしての独立性が担保されていない。このように，丁２発明は，コードを光学式カードの表面に書き込まなければ成立しない点で，あくまで「光学式カード」に印刷されることを必須の構成とする発明であって，独立コードの発明ではない。このことは丁２発明の名称が「光学式カードの読み取り書き込み方法と読み取り書き込み装置」とされていることからも明らかである。
したがって，丁２発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）には当たらず，丁２発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。
ウ本件発明が新規性を有すること
以上のとおり，本件発明と丁２発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成について相違する。
したがって，本件発明は，丁２発明と異なる発明であり，新規性を有する。
(8)争点８（丁３発明に基づく新規性欠如）
（補助参加人の主張）
本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前である平成８年１２月１３日に日本国内において公開された公開特許公報である特開平８－３２９１７２号公報（丁３。以下「丁３公報」という。）に記載された発明（以下「丁３発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものである。
したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号により，直ちに無効とされるべきである。
ア丁３発明について
(ｱ)丁３公報の記載について
丁３公報には，以下の記載がある。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は，平面状の記録面に，記録すべきデジタル情報を２次元パターンとして記録するデジタル情報記録方法に関する。また，そのようなデジタル情報記録方法によって記録されたデジタル情報を解読するのに適したデジタル情報解読装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】最近，紙などの平面状の記録面内に設けられた情報記録領域に，ビットに対応する行列状の桝目を仮想的に設定し，上記各桝目に０と１のデータを表す白または黒を付して，記録すべきデジタル情報を２次元パターンとして表現する記録方式が盛んに開発されている。
【００４１】このデジタル情報記録方法では，図１(a)に示すように，記録面２０内に設けられた正方形の情報記録領域２３に，行列状に複数隙間なく並ぶ正方形の枡目を仮想的に設定する。この例では，情報記録領域２３は，簡単のため縦１１個×横１１個の枡目で構成されるものとしているが，さらに多くの枡目で構成されたものであっても良い。
【００４２】図１(a)に示すように，記録すべきデジタル情報に対応して情報記録領域２３の各枡目に０又は１を割り当ててなる第１次パターン３０を設定する。なお，図１(a)，(b)では便宜上，値０をとる枡目を白，値１をとる枡目をハッチングで表している。
【００４３】図１(b)に示すように，上記記録面２０内での位置を示すための位置情報パターンとして特定パターン２２を設定する。この特定パターン２２は，値１が割り当ててられた１個の枡目からなる中心部４１と，その周囲を環状に取り囲む値０が割り当てられた８個の枡目からなる第１環状部４２と，さらにその周囲を環状に取り囲む値１が割り当てられ１６個の枡目からなる第２環状部４３とで構成されている。全体として５行×５列の合計２５個の枡目を含む正方形のブロックとなっている。この例では，特定パターン２２を情報記録領域２３の中央に配置する。
【００４４】図１(c)に示すように，第１次パターン３０の特定の位置に特定パターン２２を枡目単位で対応させて重ねる。この例では，特定パターン２２を図１(b)で情報記録領域２３の中央に配置したことに対応して，第１次パターン３０の中央の位置に重ねる。そして，第１次パターン３０のうち特定パターン２２と重ならない位置の枡目に，第１次パターン３０のその位置の枡目がとる値に応じて第１のマークＭ１としての色Ｃ１，第２のマークＭ２としての色Ｃ２を付与する。また，第１次パターン３０のうち特定パターン２２の値０をとる枡目（第１環状部４２の枡目）と重なる位置の枡目にも，第１次パターン３０のその位置の枡目がとる値に応じて第１のマークＭ１としての色Ｃ１第２のマークＭ２としての色Ｃ２を付与する。一方，第１次パターン３０のうち特定パターン２２の値１をとる枡目（中心部４１及び第２環状部４３の枡目）と重なる位置の枡目に，第１次パターン３０のその位置の枡目がとる値に応じて，第１及び第２のマークＣ１，Ｃ２と異なる第３のマークＭ３としての色Ｃ３又は第４のマークＭ４としての色Ｃ４を付与する。このようにして第２次パターン３１を作成する。
【００４５】第１次パターン３０の枡目がとる値と，特定パターン２２の枡目がとる値とから，第２次パターン３１の枡目に付与されるマークを決定する仕方は，表１に示す通りである。
【表１】
このようにして第１次パターン３０と特定パターン２２とから第２次パターン３１を作成し，この第２次パターン３１を情報記録領域２３に実際に表現する。特に，図７に示したように情報記録領域が大面積である場合には，特定パターン２２を所定の間隔で縦横に複数配置し，各特定パターン２２の位置で表１に示したルールに従って処理を行って第２次パターンを作成するのが好ましい。【００４６】このようにして記録を行った場合，本来記録すべきデジタル情報を，情報記録領域２３の全域にわたって記録することができる。」【図１】この発明の一実施例のデジタル情報記録方法を説明する図である。
【図１】
(ｲ)丁３発明について


丁３公報に記載された発明は，平面状の記録面に，記録すべきデジタル情報を２次元パターンとして記録するデジタル情報記録方法に関するものである（段落【０００１】）。
丁３公報には，情報記録領域２３内に表現された，１１行×１１列，換言すれば，水平方向及び垂直方向に配列された枡目から成る第２次パターン３１が記載されている（段落【００４１】及び【図１】（ｃ））。
また，第２次パターン３１の枡目の各々には，対応する第１次パターン３０及び特定パターン２２の枡目の値に応じて，「第１のマークＭ１としての色Ｃ１」，「第２のマークＭ２としての色Ｃ２」，「第３のマークＭ３としての色Ｃ３」及び「第３のマークＭ４としての色Ｃ４」の４色のいずれか一つが付与される（段落【００４４】）。
そして，第２次パターン３１は，その枡目の色の組合せを記録すべきデジタル情報の情報表示の要素としている（段落【０００１】，【００４４】ないし【００４６】）。
したがって，丁３公報には，以下の発明が記載されている。丁３ａ：４色の枡目を水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成され，丁３ｂ：この配列における枡目の色の組み合せを情報表示の要素とした丁３ｃ：ことを特徴とする２次元パターン。
イ本件発明と丁３発明との対比
(ｱ)構成要件Ａについて
本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。
本件明細書によれば，「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，波長特性が異なる表示領域が３種類以上あることを意味する（段落【００１１】参照）。そして，「反射…の波長特性が異なる」とは，表示領域の色が異なることを意味すること（段落【００１１】参照）からすれば，「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，色が異なる表示領域が３種類以上あることを意味するものである。他方，丁３発明の構成丁３ａは，「４色の枡目を水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成され」るものである。
丁３発明の構成丁３ａの「升目」は，情報を表示する領域であるから，本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当し，丁３発明の構成丁３ａの「色」は，本件発明の構成要件Ａの「反射…の波長特性」に相当する。
また，丁３公報には，情報記録領域内に表現された，１１行×１１列，換言すれば，水平方向及び垂直方向に配列された枡目（すなわち，表示領域）から成る第２次パターン３１が記載されている（段落【００４１】及び【図１】（ｃ））。そして，第２次パターン３１の枡目の各々には，対応する第１次パターン３０及び特定パターン２２の枡目の値に応じて，「第１のマークＭ１としての色Ｃ１」，「第２のマークＭ２としての色Ｃ２」，「第３のマークＭ３としての色Ｃ３」及び「第３のマークＭ４としての色Ｃ４」の４色のいずれか一つが付与される（段落【００４４】）。
したがって，丁３発明は，升目（本件発明の「表示領域」に相当する。）の色が４種類で構成されるのであるから，本件発明の構成要件Ａの「（反射又は放射の）波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する構成を有することは明らかである。さらに，丁３発明の構成丁３ａは，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」されるものであるため，本件発明の構成要件Ａの「二次元的な配列で並べて形成」に相当する。
したがって，丁３発明の構成丁３ａは，本件発明の構成要件Ａと一致する。
(ｲ)構成要件Ｂについて
本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした」である。
他方，丁３発明の構成丁３ｂは，「この配列における枡目の色の組み合せを情報表示の要素とした」ものであるところ，上記のとおり，「升目」（丁３ａ）は，本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁３発明の構成丁３ｂの「色」は，本件発明の構成要件Ｂの「波長特性」に相当する。そうすると，丁３発明の構成丁３ｂは，配列における表示領域の反射特性の組合せを情報表示の要素としたものであるため，本件発明の構成要件Ｂの「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたこと」に相当する。したがって，丁３発明の構成丁３ｂは，本件発明の構成要件Ｂと一致する。
(ｳ)構成要件Ｃについて
本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。他方，丁３発明の構成丁３ｃは，「ことを特徴とする２次元パターン。」である。上記のとおり，丁３発明は，「升目」（丁３ａ），すなわち，表示領域を，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」（丁３ａ）し，「升目（表示領域）の色（波長特性）の組み合せを情報表示の要素」（丁３ｂ）とした「２次元パターン」（丁３ｃ）であるから，水平方向及び垂直方向の二次元に配列した表示領域の組合せにより情報を表示するものであり，本件発明の構成要件Ｃの「二次元コード」に相当する。
したがって，丁３発明の構成丁３ｃは，本件発明の構成要件Ｃと一致する。
ウまとめ
以上のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣは，丁３発明の構成丁３ａないし丁３ｃと一致するから，本件発明は，丁３公報に記載された発明である。
(原告の主張)
ア   丁３発明が構成要件Ａに係る「波長特性が異なる３種以上の表示領域」を有
しないこと
(ｱ)「波長特性が異なる３種以上の表示領域」の意義本件発明の構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，波長特性の異なる表示領域が３種類以上あることを意味するが（本件明細書の段落【００１１】），これは，単に表示領域が３種類以上あるということをいうにとどまらず，有意情報を示す表示領域として，波長特性が異なる表示領域が３種以上存在することを意味すると解すべきである。


本件発明においてコードを構成する表示領域を３種類以上で構成することとした目的は，モノクロの情報コードの情報表示量に限界があるため，表示領域を３種類以上で構成することで既存の表示パターンを変えずに情報量を大幅に増大させることにある。すなわち，従来のモノクロの情報コードにおいては表示領域に地色とそれ以外の一色しか用いることができないため，多くの情報を表示しようとすると，表示パターンが複雑化するとともに大型化し，実用的でなくなるという問題があった（本件明細書の段落【０００６】）。本件発明は，波長特性が異なる３種以上の表示領域によってコードを形成することで，表示できる情報量のパターンを，表示領域の種類の数と表示領域数を掛け合わせた数へと大幅に増大させ，これにより，従来の課題を解決するものである（本件明細書の段落【００１１】ないし【００１３】）。このように，コードで表示できる情報量を飛躍的に増大するという本件発明の効果（本件明細書の段落【００５５】）に鑑みると，構成要件Ａの「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，単に表示領域が３種類以上あるということを意味するにとどまらず，有意情報を示す表示領域として，波長特性が異なる表示領域が３種以上存在することを意味すると解するほかない。
(ｲ)丁３発明における有意情報の表示領域
丁３発明において，コードを構成する表示領域を多色化した目的は，コード内に構造情報を配置するとその分だけ有意情報の記録できる領域が減少することから，有意情報と構造情報とが重なる部分を多色化することで，有意情報の情報量を減少させることなく構造情報を配置することにある。
丁３発明においては，①記録すべきデジタル情報に対応して情報記録領域２３の各枡目に０又は１を割り当ててなる第１次パターン３０を設定し（丁３公報の段落【００４２】），②記録面２０内での位置を示すための位置情報パターンとして特定パターン２２を設定し（丁３公報の段落【００４３】），③第１次パターン３０の特定の位置に特定パターン２２を枡目単位で対応させて重ね，第１次パターン３０の枡目がとる値（０又は１）と特定パターン２２の枡目がとる値（０又は１）の重なりの組み合わせに応じて，第１のマークＭ１ないし第４のマークＭ４を付し（丁３公報の【表１】），第１のマークＭ１ないし第４のマークＭ４のそれぞれに対して色Ｃ   １ないしＣ４を付与する（丁３公報の段落【００４４】）ことによりコードが形成される。
丁３発明は，形式的には，色Ｃ１ないしＣ４の４色の表示領域を並べて形成されているようにみえるが，これは単に，有意情報を示す第１次パターン３０に，位置情報パターンとしての特定パターン２２（有意情報を持たない）を重ねたときの重なり方の四つの場合を識別するために四つの色を付与しているにすぎない。結局のところ，丁３発明では，第１次パターン３０に設定された０又は１という二つの値のみによって有意情報が示されており，有意情報を示す表示領域の構成自体は，従来のモノクロのコードと何ら変わりはない。このように，丁３発明には，有意情報を示す表示領域としては，０又は１の２種類しか存在しない。(ｳ)丁３発明が構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」を有しない
こと
以上のとおり，本件発明の構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，有意情報を示す表示領域として，波長特性が異なる表示領域が３種類以上存在することを意味するのに対し，丁３発明においては，有意情報を示す表示領域としては，０又は１の２種類しか存在しない。
したがって，丁３発明は，構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」に係る構成を有しない。
イ本件発明が新規性を有すること
以上のとおり，本件発明と丁３発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａに係る構成について相違する。
したがって，本件発明は，丁３発明と異なる発明であり，新規性を有する。(9)争点９（原告に生じた損害の額）（被告ＮＴＴデータ関係）
(原告の主張）
ア特許法１０２条３項適用による損害の額
被告ＮＴＴデータが本件認証機能を実現するソフトウェアを被告金融機関らに対して譲渡等することによりこれまでに得られた総売上高は，２億円を下らない。本件認証機能は，インターネットバンキングにおける取引内容を暗号化した本件コードによって当該取引内容を確認できるようにすることで，不正な取引が行われるのを未然に防止するものである。このことからすれば，本件コードは，本件認証機能において不可欠な役割を果たしているのであって，本件発明が本件認証機能を実現するソフトウェアの利用料に係る売上に大きく貢献していることは明らかであるから，本件特許権にかかる実施料率は，１０％を下らない。したがって，被告ＮＴＴデータの本件特許権の侵害により原告が被った損害額は，特許法１０２条３項の適用により，２０００万円を下らない。
イ弁護士・弁理士費用相当の損害の額
原告は，本件を解決するためには専門家である弁護士に委任した上で，本件訴訟を提起することを余儀なくされたところ，上記委任事務に係る委任報酬等は，少なくとも４００万円を下らない。この費用の出捐は，被告ＮＴＴデータの不法行為（本件特許権侵害行為）と相当因果関係のある損害である。
ウまとめ
以上より，原告が，被告ＮＴＴデータの本件特許権侵害により受けた損害は，２４００万円を下回らない。
そこで，原告は，本件訴訟において，被告ＮＴＴデータに対し，その一部請求として，１２００万円を請求する。
(被告ＮＴＴデータの主張)
原告の主張は争う。
(10)争点１０（原告に生じた損害の額）（被告金融機関ら関係）
(原告の主張)
ア特許法１０２条３項適用による損害の額
(ｱ)被告金融機関らが，各々のインターネットバンキングサービスの利用者に対し本件認証サービスを提供することによりこれまでに得られた総売上額は，各金融機関につき２０００万円を下らない。
本件認証サービスは，サービスの提供主体が本件コードを生成して利用者の端末に表示し，利用者がこれを認証に利用することで不正な取引が行われるのを未然に防止するものである。このことからすれば，本件コードは，本件認証サービスの提供において不可欠な役割を果たしているのであって，本件発明が本件認証サービスの利用料に係る売上げに大きく貢献していることは明らかであるから，本件特許権にかかる実施料率は，１０％を下らない。


(ｲ)また，被告金融機関らが，各々のインターネットバンキングサービスで本件コードを作成した回数は２００万回を下らない。
本件認証サービスの重要性，同サービスの提供における本件コードの不可欠性は，先に述べたとおりであり，本件特許権にかかる実施料として，原告が受け取るべき額は，被告金融機関らが本件コードを生成するごとに１０円を下らない。(ｳ)したがって，特許法１０２条３項の適用による被告金融機関らの本件特許権の侵害により原告が被った損害の額は，売上額に実施料率を乗じた額又は本件コードを作成した回数に生成一回ごとの実施料１０円を乗じた額のいずれかによって得られ，その額は被告金融機関らそれぞれにつき２００万円を下らない（本件においては，いずれかの計算式により高い金額となる額をもって損害額と主張する。）。
イ弁護士費用相当の損害について
原告は，本件を解決するためには専門家である弁護士に委任した上で，本件訴訟を提起することを余儀なくされたところ，上記委任事務に係る委任報酬等は，被告金融機関らそれぞれにつき少なくとも４０万円を下らない。この費用の出捐は，被告金融機関らの不法行為（本件特許権侵害行為）と相当因果関係のある損害である。
ウまとめ
原告が，被告金融機関らの本件特許権侵害により受けた損害は，被告金融機関らそれぞれにつき２４０万円を下らない。
そこで，原告は，本件訴訟において，被告金融機関らに対し，その一部請求として，それぞれ１２０万円を請求する。
（被告金融機関らの主張）
原告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１争点４（乙１発明に基づく新規性欠如）について事案に鑑み，争点４についてまず判断する。
(1)本件発明の要旨
本件発明の要旨は，上記第２の２(2)イ記載のとおりであり，また本件明細書には，次の記載がある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明のコードは，反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を配列で並べて形成され，この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたことを特徴とする。
【００１１】
ここで，反射又は放射の波長特性が異なるとは，所定の配列で並べられて情報コードを形成する表示領域の色が異なること，及び情報コードをステルスコードとして形成した場合に，その表示領域に印刷された蛍光体の放射波長が異なることをいう。また反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域とは，上記波長特性の異なる表示領域が３種類以上あることを意味し，表示領域の大きさ又は形状の異なるものを使用する場合は，表示領域の種類の数は，これらを組み合わせた数となる。
【００１２】
この情報コードで表示できる情報量は，表示領域の種類の数を，並べられた表示領域数でべき乗した値となるので，モノクロで表示された情報コードに比べて，非常に多くの情報を表すことが出来るようになる。
【００４８】
二次元コードは二次元に配列した表示領域（黒又は白で塗り分けられる最少表示単位）の組み合せにより情報を表示するもので，ＰＤＦ４１７，カルラコード等が知られている。この二次元コードにおいて，各表示領域を，反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域によって形成し，この二次元配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とする。
(2)乙１発明
ア乙１公報（特開平５－２３３８９８号公報）は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前の平成５年９月１０日を公開日とする公開特許公報であるが，上記第２の３（４）(被告らの主張)ア(ｱ)に列挙したとおりの記載ないし図面があり，これらによれば，従来の白黒のカルラコード（【図４】）では情報量が少ないこと等の課題と（段落【０００７】），その解決手段として，単位領域の着色を，例えば赤色，緑色及び黄色の３色に多色化することによって，記録可能な情報の種類を増やし，記録密度を向上させられることが記載されている（段落【００１５】，【００１６】，【００２４】）。そして，乙1公報の段落【００２４】には，「隣接する四つの単位領域から構成される一単位情報記録領域に対して４⁴＝２５６種類の情報の記録が可能となっている」とあるとおり，隣接する四つの単位領域により形成された情報記録領域が，ある特定の情報を表示することが開示されている。また，乙1公報は，【図１】及び【図４】に示されるように，カルラコードは，単位領域を縦横に２×２に並べて形成され，着色の色によって，波長特性が異なることも説明されている（段落【００２１】ないし【００２４】）。イ以上からすると，乙１公報には，以下の構成からなる発明が記載されていると認められる。
ａ四つの３色の単位領域を２×２に配列して，
ｂこの配列における単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表す単
位情報記録領域を形成する
ｃカルラコード
(3)本件発明と乙１発明の構成要件の対比
ア構成要件Ａについて
本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，」であるところ，乙１発明の構成ａは，「四つの３色の単位領域を２×２に配列して，」である。
ところで色が異なるということは，波長特性が異なることであるから，乙１発明にいう「３色」は，構成要件Ａにいう「波長特性が異なる３種」に相当する。また，乙１発明は，四つの３色の「単位領域」を２×２に配列してなる一つの「単位情報記録領域」において，４４＝２５６種類の情報の記録が可能となる(段落【００２４】)とされているから，乙１発明における「単位領域」は，波長特性を有して表示する領域であって，２×２の配列で並べられ，当該配列における波長特性の組み合わせによって情報を表すものをいうと解されるところ，他方，前掲の本件明細書の記載からすると，本件発明における「表示領域」も，固有の反射又は放射の波長特性を有して表示する領域であって，所定の配列で並べられ，当該配列における反射又は放射の波長特性の組み合わせによって情報を表すものをいうと解されるから，乙１発明の「単位領域」は，構成要件Ａにいう「表示領域」に相当する。その上，乙１発明は，この「３色の単位領域」を四つ，縦横に２枚ずつ２×２に配列しているから，これは「波長特性が異なる３種」を「二次元的な配列で並べて形成」しているに相当する。
したがって，乙１発明の構成ａは，本件発明の構成要件Ａと同一であると認められる。


イ構成要件Ｂについて
本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合わせを情報表示の要素とした」であり，乙１発明の構成ｂは，「この配列における単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表す単位情報記録領域を形成する」である。
前記のとおり，「単位領域」を構成する色はそれぞれ別個の波長特性を有していることからすると，乙１発明の構成bにおいて，「単位領域の色を組み合わせる」とあるのは，本件発明の構成要件Ｂにいう「表示領域の波長特性を組み合わせる」ことと同じである。
そして，乙１発明の「単位領域」と本件発明の「表示領域」とは同義であることからすると，この四つの「単位領域」から構成される「単位情報記録領域」は「情報表示の要素」と同義のものということができる。
したがって，乙１発明の構成ｂは，本件発明の構成要件Ｂと同一であると認められる。
ウ構成要件Ｃについて
本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」であり，他方，乙１発明の構成ｃは，「カルラコード」である。
乙１発明は，カルラコードに関する発明であるところ，上記第２の３（４）(被告らの主張)ア(ｱ)に掲記された乙１公報の段落【０００１】，【０００２】の記載及び【図１】，【図４】からすると，乙１発明の「カルラコード」とは，「マーク状に情報が記録された光学式カード」の一種であって，単位領域を二次元的な配列で並べて形成するものであると認められる。
そうすると，乙１発明の構成cの「カルラコード」が二次元的な情報コードであることは明らかである。
したがって，乙１発明の構成ｃは，本件発明の構成要件Ｃと同一であるものと認められる。
エ原告の主張について
原告は，乙１発明が「二次元」コードでなく，また，「独立コード」ではないとして，乙１発明と本件発明の同一性を争うが，いずれも失当である。(ｱ)乙１発明が「二次元」コードでないとの主張について原告は，乙１発明が「二次元」コードでない旨主張するところ，その趣旨は，四つの３色の単位領域を２×２に配列して形成した「単位情報記録領域」をもって本件発明の「情報表示の要素」とし，これが水平方向にしか配列されていない旨をいうものと理解できる。
しかし，そもそも本件発明の構成要件において，二次元的に配列されるとするのは「表示領域」であって，「情報表示の要素」を二次元的に配列にすることが規定されているわけではない。そして，乙1発明においては，本件発明の「表示領域」に相当する「単位領域」が「２×２に配列」されていることは，上記アのとおりであるから，乙1発明が，原告のいう「二次元」コードであることは明らかであって，原告の主張は失当である。
(ｲ)乙１発明が「独立コード」でないとの主張について原告は，本件発明の「コード」とは，独立コード，すなわち，本来の目的である有意なデータを示す情報（有意情報）に加え，コードの情報の読み取りの起点や順序を確定するための情報（構造情報）が含まれるコードを意味すると主張する。しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載にも，本件明細書の記載にも，「二次元コード」，「コード」を限定する趣旨の規定はないことから，原告の主張を採用することはできない。
なお，原告は，本件発明は，「構造情報」を有さないコードであるカルラコードが普及しなかったことを受けて開発されたものであり，その経緯に照らせば，本件発明にいう「二次元コード」とは，構造情報を有するものを指すのが明らかであると主張するものであるが，本件明細書の段落【００４８】においては，本件発明の「二次元コード」の例示としてカルラコードが挙げられていることからすると，かえって，本件発明にいう「二次元コード」又は「コード」は，それが構造情報を有するものか否かは問わないものであると解するのが相当である。また，そもそも原告が主張するように，独立コードであることが明記されていない本件発明にいう「二次元コード」をもって，「独立コード」をいうと解するのが本件特許出願当時の当業者の常識であるのなら，本件特許の出願当時の当業者は，乙1発明のカルラコードについても，そのように解していたはずのことになるから，いずれにせよ，上記原告の主張は採用できない。
(4)以上より，本件発明の構成要件ＡないしＣは，乙１発明の構成ａないしｃとそれぞれ同一であるから，本件発明は乙１に記載された発明と同一であり，新規性を欠くというべきである。
したがって，本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前に頒布された刊行物（乙１公報）に記載された発明（乙１発明）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべきであるから，同法１０４条の３により，原告は被告らに対して本件特許権を行使することができない。２以上によれば，原告の被告らに対する請求は，その余の点の判断に及ぶまでもなくいずれも理由がないから棄却することとし，訴訟費用については民事訴訟法６１条，参加に要した費用については同法６６条，６１条を適用して主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官
森   崎   英   二
裁判官
野   上   誠   一
裁判官
大   川   潤   子
(別紙)
物件目録
１AnswerBizSOL   における下記２の二次元コードによるトランザクション認証機
能を実現するソフトウェア
２赤色，青色，緑色及び白色のセルを水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成された二次元コード（以下に一例を示す。）


平成２７年２月２５日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００８９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１２月１８日
判            決
原             告      シャー   プ株式   会社
訴訟代理人弁護士      三山峻   司
同                          松田誠   司同                         清原直己被                告      独立行政法人科学技術振興機構訴訟代   理人弁   理士     石崎   剛同                            小泉妙   子同                            小   林   恵美子
主               文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８９００５２号事件について平成２６年３月５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，原告が商標権者である下記商標（ただし，後記の商標権分割前のもの。以下「本件商標」といい，本件商標に係る権利を「本件商標権」という。）の指定商品の一部の登録について，被告が商標登録無効審判請求をしたところ，特許庁が同指定商品の一部の登録を無効とする審決をしたことから，原告がその取消しを求める事案である。
商標ＩＧＺＯ（標準文字）
登録番号商標第５４５１８２１号
指定商品（ただし，後記の商標権分割前のもの。そのうち，下線部分が本件無効審判請求の対象となった指定商品である。）
第９類「電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具」２特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
(1)原告は，平成２３年６月２４日，本件商標につき登録出願をし，同年１０月２５日に登録査定，同年１１月１８日に設定登録を受けた。(2)被告は，平成２５年７月３１日，特許庁に対し，本件商標の指定商品中，第９類「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」についての登録は，商標法３条１項３号，同法４条１項１６号又は同項７号に違反するとして，本件商標の指定商品中，これらの指定商品についての登録を無効とすることを求めて審判の請求をした。
特許庁は，上記請求を無効２０１３－８９００５２号事件として審理をした上，平成２６年３月５日，「本件商標の指定商品中，第９類「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」についての登録を無効とする。」との審決をし，その謄本を，同月１３日，原告に送達した。(3)原告は，平成２６年５月２７日，同年６月１９日，同年７月８日，同月２８日に，特許庁に対し，本件商標権の分割を順次請求し，本件商標権は，最終的に，別表のとおり９件に分割されて，登録された。同各分割後の各商標について登録された指定商品は，それぞれ，別表の「指定商品の記載」欄中の左欄記載のとおりであり，「但し・・除く」とされている部分を整理して書き換えた実質的な指定商品は，それぞれ以下のとおりである（同表「指定商品の記載」欄中の右欄参照。甲１３１ないし１３９）。
①「携帯電話機，スマートフォン，タブレット型携帯情報端末，液晶テレビジョン受信機を除く電気通信機械器具及びタブレット型携帯情報端末，コンピュータ，ノートブック型コンピュータを除く電子応用機械器具」（商標登録５４５１８２１－１－１－１。以下「本件商標１」という。）
②「電子応用機械器具の部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」（商標登録５４５１８２１－１－１－２－１。以下「本件商標２」という。）③「電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電線及びケーブル」（商標登録５４５１８２１－１－１－２－２。以下「本件商標３」という。）④「液晶テレビジョン受信機」（商標登録５４５１８２１－１－２－１。以下「本件商標４」という。）
⑤「ノートブック型コンピュータ（商標登録５４５１８２１－１－２－２。以下「本件商標５」という。）
⑥「ノートブック型コンピュータ，タブレット型携帯情報端末を除くコンピュータ」（商標登録５４５１８２１－２－１－１。以下「本件商標６」という。）⑦「タブレット型携帯情報端末」（商標登録５４５１８２１－２－１－２。以下「本件商標７」という。）
⑧「スマートフォン」（商標登録５４５１８２１－２－２－１。以下「本件商標８」という。）
⑨「携帯電話機」（商標登録５４５１８２１－２－２－２。以下「本件商標９」という。また，本件商標１，２，４ないし９を併せて「本件各商標」という。）
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は，(1)「ＩＧＺＯ」の文字は，本件商標の登録査定時前において，研究者など一部の限定された者にとどまらず，液晶ディスプレイや半導体の分野のエレクトロニクス業界において，「Ｉｎ（インジウム），Ｇａ（ガリウム），Ｚｎ（亜鉛）及びＯ（酸素）の複合物からなる酸化物」を表すものとして，広く知られていたといえる，(2)本件商標の指定商品において，「電子応用機械器具及びその部品」には，半導体素子や電源回路の半導体等が含まれ，また，「電気通信機械器具」には，前記液晶ディスプレイ・パネル等が含まれる，さらに「電池」や「配電用又は制御用の機械器具」には，蓄電池や蓄電器等が含まれるものであって，これらの関連商品として，蓄電状況を表示するモニターや停電時に視認しやすい液晶パネルを有した商品がある，そして上記商品は，事業者間での取引に供される機械器具の部品，あるいは関連商品といえ，最終消費者ではない事業者が需要者（取引者を含む。）となる商
品が多々含まれるものである，


(3)以上を総合すると，本件商標の登録査定時において，本件商標を構成する「ＩＧＺＯ」は，上記商品を構成する原材料の一つを示すものとして使用され，少なくとも上記(2)の商品に係る事業者（取引者・需要者）の間において認識されていたといい得るものである。そうすると，本件商標は，請求に係る指定商品に使用した場合，その商品の原材料を表したものとして認識されるものであるから，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当であり，本件商標は，請求に係る指定商品について，商標法３条１項３号に該当し，その余の点について判断するまでもなく同法４６条１項１号に基づき，登録を無効とすべきものである，というものである。
４本件の争点は，本件商標ないし本件各商標がその商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるかどうか（商標法３条１項３号該当性。以下，「商標法」を単に「法」といい，同号を単に「３条１項３号」又は「３号」ということがある。）である。なお，本件では，原告から，法３条２項該当性（いわゆる使用による特別顕著性）の主張はされていない。
第３原告主張の取消事由（法３条１項３号該当性）審決は，以下のとおり，３号該当性を判断する前提となる事実の認定及びその評価を誤り，その結果，同号該当性についての判断を誤ったから，取り消されるべきである。
１３号の趣旨について
(1)３号を含む３条１項各号が無効事由となるのは，列記された標章がいずれも「出所識別力欠如」を理由とするからである。そして，同項６号が１ないし５号の列挙以外の統括的・概括的規定になっており，同条２項は，出所識別力を特別に獲得した際に登録可能となることを定めている（独占適応性が趣旨であれば，使用により周知となっても登録を許すべきでないから，２項の存在は１項各号が識別力の欠如を列記していることを示している）。
３条１項各号が「出所識別力欠如」を理由とするものであるとすると，３号においても「出所識別力」は，需要者層の認識が関係し，標章の使用の有様によって出願時，査定時，侵害判断時において変化する可能性があるから，本件においても，商標登録査定時における需要者層の認識は，３号該当性の審査において重要である。(2)いわゆるワイキキ事件最高裁判決（最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷判決）は，３号の趣旨について，「このような商標は，商品の産地，販売地その他の特性を表示記述する標章であって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場合自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである」と判示している。この判決は，３号について，「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない」理由として，「このような商標は，商品の産地，販売地その他の特性を表示記述する標章であって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものである」ので，複数の者が自由に表示することを認めるべき標章であると読む見解がある。しかし，仮に「多くの場合自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないもの」であっても，なおかつ自他商品等識別力があるものについても，「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」については登録が拒絶されるべきと考えるのは，文理を離れた解釈の域を超える。上記判決は，３条１項各号に列挙された商標は類型的に識別力を欠くものであり，識別力を欠くことを前提として，当該各商標は，競業者において自己の商品又は役務を流通に置くに当たり，一般に使用を欲することが多いという意味において独占適応性を欠くとの趣旨と解すべきである。「独占適応性」は，それ自体が分明ではなく，条文に根拠付けられたものではない。特に「最終製品」との関係は，独占適応性を理由に３号が適用される領域に基準がなく，どこまでも広がるおそれがある。将来的に事業者がその自由な使用を欲する標章についての使用の不安や危惧の恐れは，法２６条によって規制されている。３号の主たる立法趣旨は，あくまで自他識別力の有無にあると解すべきである。２審決は，３号を「出所識別力欠如」事由とみているので，前記最高裁判決に準拠しているが，以下の(1)ないし(4)の各理由により，３号の適用を誤っているから，取り消されるべきである。
(1)指定商品との関係における本件商標の一般的な使用態様についてア審決は，「標準文字で表された本件商標『ＩＧＺＯ』」は，本件の「指定商品に使用した場合，その商品の原材料を表したものと認識されるというのが相当であるから，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」と認定した。イしかし，まず「指定商品に使用した場合」に関しては，商標は，指定商品に付され取引市場で流通することが予定され，取引過程を通じてその機能を発揮するのであるから，商標を指定商品に使用した場合の一般的な使用の態様を想定した認定が前提とされるべきであり，指定商品に単に使用した場合を一律に認定するのは妥当ではない。本件においても「電子応用機械器具・電気通信機械器具・電池・配電用又は制御用の機械器具」への一般的に予定される使用の態様を踏まえることが前提となるべきであるのに，審決は，この点を踏まえた認定とはいえない。ウまた，審決は，「普通に用いられる方法」の要件の該当性について特段の検討を行うことなく，３号該当性を肯定している。
(ｱ)「普通に用いられる方法」が要件とされている趣旨は，類型的に識別力を有しない原材料等表示の標章が，記述的に用いられる場合には，自他識別力がないという点にある。すなわち，原材料等表示を「普通に用いられる方法で表示」する以外の方法で表示したときには自他識別機能が生じることを認める。商標の識別機能は，基本的には商標の外観・称呼・観念の三者から生ずるものであるから，商標の外観が標準文字で表わされていても，需要者の認識等も勘案して，取引の経験則からみて商標の外観・称呼・観念が，当該商標を商標とみられるような方法で表している場合は，普通に用いられる方法とはいえない。


(ｲ)本件商標「ＩＧＺＯ」が「標準文字」で表されているということ自体で，直ちに「普通に用いられる方法で表示」であるという要件に該当するわけではない。酸化物の名称は，一般に，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」であるのに対し，本件商標は欧文字四字の「ＩＧＺＯ」である。そして，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」を指称するために，「ＩＧＺＯ」との表記が用いられることもあるが，あくまで「略称」にすぎず，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」を表す場合に，研究者等においても，略称の表記に限っても，「ＧＩＺＯ」「In-Ga-Zn-O」，「InGaZnO」，「InGaZnOx」，「InGaO3（ZnO）」，「ＩＺＧＯ」，「In-GaZnO」というように語順が異なるだけでなく，多種多様な表記がなされており（乙１５，２５頁），略称としても「ＩＧＺＯ」との表記が一般的とはいえない。また，称呼についてみると，酸化物の略称は「アイ・ジー・ゼット・オー」なのに対し，本件商標は「イグゾー」である。被告は，特許公報中に「ＩＧＺＯ」の語が使用されている検索結果（甲７，８）を証拠として提出するが，特許公報は研究者等の当業者の認識を示すものにすぎないし，これらの検索結果では特許公報中にいかなる文脈で，いかなる表現により「ＩＧＺＯ」の文字列が出現したのかは明らかではない。被告が挙げた特許公報のリスト（甲４）のうち１００件をサンプルとして原告が調査したところによれば，単独で「ＩＧＺＯ」の語のみが使用された例は，わずか６件にすぎず，そのほとんどは，「In-Ga-Zn-O」，「InGaZnO」，「InGaZnOx」との表記や，具体的な組成と併記して「ＩＧＺＯ」と記載している。このことからすれば，研究者等の当業者においてすら「ＩＧＺＯ」は略称の一種にすぎず，その文字列のみで直ちに「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」を意味するとは認識されていなかったといわざるを得ない。そして，本件においては，後記のとおり，指定商品の主たる需要者である一般消費者の認識を基準とすべきところ，本件商標の登録査定当時，一般消費者においては，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」という酸化物が知られていなかったのみならず，その略称の一種である「ＩＧＺＯ」も認知されていなかった。「ＩＧＺＯ」という語は，本件商標の登録査定後において，原告の商品ないし技術が，我が国の著名な一般紙，指定商品の需要者を主たる対象読者層とする各雑誌等の報道や記事（甲５９ないし１１５）によって紹介され，また，原告の広告宣伝がされたことによって，一般消費者に，原告商品の商標であり，原告の製品に付されるものであると認識されているものである。
(ｳ)以上のとおり，本件商標は，「普通に用いられる方法」に当たらないから，この点を看過した審決は不当である。
(2)３号に規定する「原材料」の意義について
審決は，本件商標「ＩＧＺＯ」を，「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」の指定商品の「原材料」を表した表示とするが，「ＩＧＺＯ」は，３号に規定する「原材料」ではない。審決は，同号の「原材料」の解釈及び適用を誤っている。
ア前提として３号に定める「原材料」の意義を明らかにすると，広辞苑（第６版）によれば，「原材料」とは，「生産の資材になるもの。もととなる材料」，また，「製品のもとになる材料。原料と材料」の意と説明されている。そして，原料とは，「製造・加工のもとになる材料。製品になった時，もとの形が残っていないものをいうことが多い」の意味，材料とは，「加工して製品にする，もとの物。原料」の意味と説明されている。「もとの物」とあるように，製品の主要あるいは相当部分の基本的な材料となっている場合を指称する。
また，法務省が提供する日本法令外国語訳データベースシステムによる訳出によれば，「原材料」とは，「rawmaterials」であり，その意味は，OXFORD現代英英辞典（第８版）によれば，「abasicmaterial   thatisused   tomakea   product」であり，商品の基本的なあるいは主要・重要な材料であることは，語義上からも明らかである（「rawmaterials」には，「土台，中心，根幹」の意味もあることも示されている）。
イところで，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」は，指定商品に使用される多数の部品や部材のうちの一つの，ごく一部の部位に利用される酸化物であるにすぎない。特許公報等の「明細書」又は「特許請求の範囲」にどのような態様で「ＩＧＺＯ」が使用されているかも様々である。
審決において，「原材料」として認定されているものが，酸化物か，酸化物半導体か，又はそれらのいずれのものでもあるのかが明らかでない。仮に，審決が，酸化物を原材料と捉えているとすると，順次，酸化物，酸化物半導体，液晶パネル，液晶モジュール，各部品と組立て，最終製品と進む工程の中で，「原材料」に当たると判断していることになり，酸化物半導体を原材料と捉えているとすると，順次，酸化物半導体，液晶パネル，液晶モジュール，各部品と組立て，最終製品と進む工程の中で，「原材料」に当たると判断していることになる。ウそもそも，３号の趣旨及び文理並びに前記ワイキキ事件最高裁判決の趣旨からすれば，３条１項３号及び同項各号に規定された表示は，これに接した需要者が
直接的に
．．．．
指定商品を想起し，自他商品を識別することができないのが通常であるからこそ，登録できないとされている。指定商品との関係で，品質等の間接的・暗示的な表示であれば登録可能性があるとの実務運用（特許庁・商標審査基準第１，五，４参照）もそのことによって支持される。
したがって，「原材料」とは，当該指定商品の原材料として使用されている要素というだけでなく，当該表示に接した需要者において，直接的に指定商品を想起できることを要するというべきである。仮に，指定商品を構成する最小の要素をもって「原材料」とみてよいのだとすれば，指定商品「菓子」について，ナトリウムを表す化学記号である「Na」を商標とすることも許されないことになるが，このような結論が正当でないのは明らかである。
化学的な意味で指定商品の原材料の素材を構成したり組成するものであるとしても，指定商品の需要者（後記のとおり，本件においては一般消費者）において，当該表示から直接的に当該指定商品を想起できないような場合には，「原材料」に当たらないと解すべきである。


(3)最終製品との関係における識別機能についてア審決は，「原材料」と「品質」の関係について具体的な言及をしないままに最終製品と部品との関係について恣意的な判断を行っている。(ｱ)本件商標の指定商品のうち，「携帯電話機」の製造工程を例にとって述べると，携帯電話機を製造するためには，これを構成する多数の各部品を工程に従って製造し，適宜の手順・方法により組み立てる必要がある。その部品の一部である液晶ディスプレイの製造工程には，①ガラス投入，②ゲート電極形成，③半導体膜形成，④ソース電極形成，⑤透明電極形成，⑥保護膜形成，⑦ＴＦＴ完成という製造工程があり，そのうち③の工程において，微量の酸化インジウム・ガリウム・亜鉛が使用されるが，液晶ディスプレイの電極部分の限られた領域にごくわずかに使用されるにすぎない。５型の高精細の液晶ディスプレイを組み込んだスマートフォンにおいては，液晶パネル全体に占める「酸化物半導体」の面積比率は４.７％，体積比率はわずか０．００１１％であり，また，８.８型の中精細の液晶ディスプレイを組み込んだタブレット端末においては，液晶パネル全体に占める「酸化物半導体」の面積比率は５.２％であり，体積比率はわずか０．０００９％にすぎない。本件商標の指定商品（分割前）は，「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」であって，指定商品は，いずれも液晶ディスプレイそのものではなく，液晶ディスプレイを部材の一部とする（可能性のある）製品である。上記のように多数の部品のうちの一部の部品の製造工程のうち，さらに限られた工程中での最小単位となる酸化物又は酸化物半導体の略称の表示は，３号の「原材料」表示には当たらないというべきである。(ｲ)また，審決は，「電池や配電用又は制御用の機械器具には，蓄電池や蓄電器等が含まれるものであって，これらの関連商品として，蓄電状況を表示するモニターや停電時に視認しやすい液晶パネルを有した商品がある。」として，指定商品とモニター・液晶パネル等との関係を結びつける。
しかし，「モニターや停電時に視認しやすい液晶パネル」を附属させた製品・機械は，本体機器の用途を問わず際限がない。これでは，条件的なつながりさえあれば３号該当性を認定するに等しく，３号該当性判断の基準は無きに等しい。蓄電池全体の製造工程をみると，一般的に，順次，塗工，スリット，カット，捲回，積層，タブ溶接，エレメント挿入，缶溶接，注液，化成充電，脱泡最終シール，充放電，外装という手順が取られる。上記工程において液晶ディスプレイが製品に組み込まれるのは，外装工程である。したがって，蓄電池の製造においても，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（酸化物半導体）」は最終製品からみれば，ごく一部の部品における最小の構成要素にすぎない。
イ審決は，上記のとおり，指定商品の最小単位で使用される組成物や素材をもって，「原材料」に当たるとし，間接のそのまた間接的な原材料を使用しているかもしれない指定商品にまで，３号該当性を理由に当該指定商品の識別機能は果たし得ないと認定したもので，不当である。
仮に，審決が，指定商品において生産に使用され得る物質は，およそ「原材料」に当たると考え，当該「原材料」の需要者層を限定した上で，その認識を認定するのであれば，いかなる指定商品においても元素名・記号等を登録商標とすることは許されないことになる。しかし，このような結論は，実際に多数の登録例（甲３２ないし５８）があることから，不当なことは明らかである。例えば，商標「INDIUM」は，指定商品第９類「コンピュータハードウエア並びに保存システムに接続したネットワーク用・ウェブサーバー用及びコンピュータ産業で使用する組み込まれた環境用のコンピュータソフトウエア用アプリケーション」との関係では，コンピューターハードウェア，液晶又は半導体に「インジウム」が使用されても，指定商品との関係でみれば，それは製品の部品の原材料にすぎないから各指定商品の直接的な原材料とはいい得ない旨の出願人の意見を容れて，上記出願は登録査定を受けるに至っている。商標「ZIRKON」についても，指定商品第１類「半導体デバイス製造に用いる化学品，電子部品製造に用いる化学品，その他の化学品」との関係では識別力が認められている。さらに，商標「OXYGEN」，指定商品を第９類「電子応用機械器具及びその部品」とする出願についても，「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる製品において，最小の構成要素として酸素が含まれないことはないが，登録査定を受けている。
(4)指定商品の最終消費者の認識について
ア審決は，３号を出所識別機能を有さない表示に関する登録要件と考え，本件登録商標は，「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」との関係で出所の識別機能を有さないから同号の無効原因を有するとして，無効と審決した。
しかし，３号を出所識別力を有するか否かを基準に考えると，指定商品の商品の種類にもよるが，指定商品の一般消費者の認識を全く無視して登録要件を判断することはできない。本件商標が識別機能を有するか否かの認定につき，審決では指定商品の最終消費者（一般消費者）を全く考慮しておらず，不当である。イ審決は，本件商標の登録査定時において，本件商標を構成する「ＩＧＺＯ」は，上記商品を構成する原材料の一つを示すものとして使用され，少なくとも上記商品に係る事業者（取引者・需要者）の間において認識されていたといい得るものである，と判断した。


しかし，上記記載は，「事業者」を「需要者・取引者」と見ているが，研究者及びエレクトロニクス業界に属する者と，「事業者」の各認識層をどのように把握しているか不明である。また，「事業者」につき何ら理由を付すことなく判断しており不当である。さらに，「上記商品」とはどこまでを指すのかは必ずしも明らかでない。そして，「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」の需要者を事業者のみと認定し，一般消費者を含めず，「エレクトロニクス業界」に属する者の認識を問題とすること自体が不当である。ウ一般消費者が主たる需要者である場合について，いわゆる「ＬＯＯＰＷＨＥＥＬ」事件（知財高裁平成２５年１２月２６日判決・同年（行ケ）第１０１６２号）は，「そうすると，上記繊維関連の専門書，辞書及び辞典類の記載から，『ループ・ホイール』，『ｌｏｏｐｗｈｅｅl』の語は，巻き上げ機であるループ・ホイール編み機の部品を意味するものと認識され，ひいては，巻き上げ機そのものを想起させるものといえる。しかしながら，上記繊維関連の専門書，辞書及び辞典類は，本件商標の指定商品の『織物（『畳べり地』を除く。）』又は『メリヤス生地』の需要者である一般消費者が普段接することのない専門的な文献であり，上記記載を根拠として，一般消費者に『ループ・ホイール』，『ｌｏｏｐｗｈｅｅl』の語から巻き上げ機を想起させるものとまで認めることはできない。」と判示している。このことから，①指定商品の性質に従い，需要者たる一般消費者の認識を基準とすべきであること，及び②需要者たる一般消費者が普段接することのない専門的な文献は，一般的に当該用語が認識されていることの根拠になり得ないといえる。このような一般消費者の認識からすれば，本件商標は，その指定商品に使用した場合，需要者に特定の意味合いを理解させない文字列を表記したと認識される商標であって，自他商品の識別標識としての機能を発揮し得る。
エ本件商標の指定商品「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」に含まれる最終製品の大半が，一般消費者が需要者となるもの又は一般消費者が主たる需要者となるものであり（ただし，「配電用又は制御用の機械器具」に含まれる最終製品は業務用商品であり，需要者としては，「配電用又は制御用の機械器具」を取り付ける事業関係者などが考えられる。），一般消費者（最終商品の一般的なユーザー）の認識を基準とすれば，「ＩＧＺＯ」は一定の商品を指称する商標と認識される。
なお，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」は，本件商標の査定時点で，最終製品には誰も使用していない。原告が世界で初めて量産化に成功した高精細・省電力化の技術（甲１８）であり，本件商標としての「ＩＧＺＯ」は，原告との結びつきも明確である。本件商標としての「ＩＧＺＯ」は，「イグゾー」との称呼を有し，当該称呼と相俟って，原告のブランドと認識され，「ＩＧＺＯ（イグゾー）」から生ずる観念についてみても，「原告の製造する，又は原告の技術を用いた原告の家電製品」との観念が生ずるものである。
３本件商標権の分割について
(1)商標権の分割は，登録によりその効力を生じる。本件商標権の分割の登録は終了したから，審決が無効の対象とした指定商品については，現時点では，分割された指定商品に対する無効審決がなされていると同義と考えられる。無効審決取消訴訟係属中に商標権の分割がされた場合，分割前の商標権（原商標権）は分割後，各商標権に置き換わる。無効審決の対象となったのは，あくまでも原商標権であるところ，仮に同審決を維持する旨の請求棄却判決が下され，同判決が確定した場合，特許庁長官は確定した審決に基づき，職権で登録を行うこととなる（商標登録令７条５号）。この場合，特許庁長官は，上記登録に際し裁量的判断を行うことなく登録すべきであるが，当該登録時点ではそもそも原商標権が存在しない。したがって，上記請求棄却判決は，法令上，特許庁長官が執行し得ない処分を強いることになる。商標法及び関係法令がそのような事態を想定していないことは明らかである。
無効審決は，特許庁が行った行政処分に当たる。そして，審決取消訴訟は当該処分が処分時に違法か否かを審理の対象とする。しかし，処分時以後の事態の変動が一切考慮されないわけではなく，その変動が当該処分時の処分の違法性の判断に合理的な根拠をもって影響を与える場合は，その変動事実を踏まえて，処分の違法性の判断をすべきである。
したがって，無効審決取消訴訟係属中に原商標権が分割された場合，裁判所は，分割後の各商標権についての審判を行わせるべく，当然に特許庁に対し差し戻す旨の判決をすべきであり，又は，分割後の指定商品ごとに無効理由の有無を判断し，処分の違法性の判断をすべきである。
(2)上記分割された指定商品と原材料との関係を具体的にみると，「携帯電話機」（本件商標９の指定商品）については，前記２(3)ア(ｱ)のとおりである。「スマートフォン」（本件商標８の指定商品）は，約１０００個近くの部品で構成され，そのうち，「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」を用いる部品は，液晶パネルのみであり，携帯電話と同様，液晶ディスプレイの製造工程のうち，半導体膜形成の工程において，ごく微量の「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」が使用されるにすぎない。
「タブレット型携帯情報端末」（本件商標７の指定商品）の構造は，おおむねスマートフォンと同様であり，最終製品と各部品及び「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」との関係も概ね同様である。
「コンピュータ（但し，ノートブック型コンピュータ，タブレット型携帯情報端末を除く）」（本件商標６の指定商品），「ノートブック型コンピュータ」（本件商標５の指定商品）においては，液晶ディスプレイを有する点において，携帯電話機及びスマートフォン等と同様である。もっとも，前者は，商品を構成する大きなユニットとして，少なくともディスプレイ，キーボード及び筐体であるタワーを有し，後者は，前者と異なり各ユニットが一体化していることが通常であるが，少なくともディスプレイ，キーボードを有し，これらに含まれる部品の総数は，携帯電話機及びスマートフォンの比ではない。


「液晶テレビジョン受信機」（本件商標４の指定商品）においては，液晶ディスプレイを有する点において，携帯電話機及びスマートフォン等と同様である。もっとも，商品の構造として，少なくともディスプレイ，電源ユニット，電波受信ユニット，リモートコントロール対応ユニット，スピーカー等を有し，これらに含まれる部品の総数は，携帯電話機及びスマートフォンの比ではない。「電子応用機械器具の部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」（本件商標２の指定商品）のうち，特に，「電池」については，「ＩＧＺＯ」が「電池」の原材料を表示する標章に何故に該当するか理由が不明である。法的な意味における「原材料」の解釈と日常用語例とは必ずしも一致しないのであるから，使用さえすれば直ちに「原材料」に該当するということはできず，「原材料」というためには，各指定商品との関係で，当該表示に接した需要者において，直接的に指定商品を想起できることを要するから，最終商品からみて当該使用される要素が「ごく微量」にすぎないか，「間接のそのまた間接」か否かは重要な事実である。したがって，当該表示に接した需要者において，最終商品からみて当該使用される要素が「ごく微量」にすぎないか，「間接のそのまた間接」か否かの観点から，当該表示に接した需要者が，「原材料」と認識するかどうかで判断されるべきである。上記指定商品との関係では，審決は理由をまったく記載していないか，記載されているとしても，３号との関係で，どの点が原材料表示として登録可能性がないかについて具体的な記載がない。上記は，「電子応用機械器具の部品」，「配電用又は制御用の機械器具」についても同様である。
「電気通信機械器具（但し，携帯電話機，スマートフォン，タブレット型携帯情報端末，液晶テレビジョン受信機を除く），電子応用機械器具（但し，タブレット型携帯情報端末，コンピュータ，ノートブック型コンピュータを除く）」（本件商標１の指定商品）についても，上記「電子応用機械器具の部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」で述べたと同様に，構成部位の一部に「液晶ディスプレイ」の表示部分を有するものがあるとして，それが原材料表示というのであれば，３号該当性の判断としては飛躍している。
４法４条１項１６号及び同項７号該当性について
審決は，本件商標の法４条１項１６号及び同項７号の該当・非該当の判断はしていないから，同各号該当性は本件訴訟の審理対象にはならず，この点に関する被告の主張は失当である。
第４被告の反論等
１３号の趣旨について
原告は，法３条１項３号の趣旨が，「独占適応性」ではなく，「出所識別力欠如」である旨主張する。しかし，ワイキキ事件最高裁判決においても，特許庁の審査実務においても，法３条１項３号の趣旨は出所識別力欠如及び独占適応性のいずれにもあると判断されているのであり，原告の主張は誤りである。２原告は，審決が３号の具体的な適用を誤った理由として４つの理由を挙げるが，以下のとおり，原告の主張は理由がない。
(1)指定商品との関係における本件商標の一般的な使用態様についてア原告は，「（商標を）指定商品に単に使用した場合を一律に認定するのは妥当ではない」と主張する。しかしながら，原告の主張は，３号該当性の判断において，そのように判断してよいという根拠が何ら示されておらず，原告の独自の主張にすぎない。
イ(ｱ)原告は，審決が「普通に用いられる方法」の該当性について特段の検討を行うことなく，３号該当性を肯定している旨主張する。しかし，本件商標は，「標準文字」商標であり，特許庁長官の指定する明朝体で書された文字であるから，３号における「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当することは明白である。
(ｲ)原告は，「ＩＧＺＯ」は「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」の略称にすぎず，略称の場合は「アイ・ジー・ゼット・オー」の称呼であるのに対し，本件商標は「イグゾー」の称呼であり，需要者である一般消費者において，「ＩＧＺＯ」は原告の商標である旨認識されていると主張する。
しかし，「本文全文中にＩＧＺＯの文字があり，公開日・公表日が1996年１月   1日以降である特許1401件のリスト」（甲４）からもわかるように，本件商標の指定商品分野における我が国を代表する企業が多数，出願人として名を連ねている。「ＩＧＺＯ」がこれだけ多くの我が国を代表する企業において特許明細書に記載されているという事実は，たとえ特許公報中において「In-Ga-Zn-O」，「InGaZnO」，「InGaZnOx」の他の表記と併記されていた例があったとしても，「ＩＧＺＯ」という表示は，それらの表記の頭文字をとった簡潔な表示であり，少なくともこれらの多くの企業において原材料名として認識されていたことがわかる。よって，「ＩＧＺＯ」が略称であることを理由に，無効理由に該当しない旨の原告の主張は誤りである。また，原告が，「ＩＧＺＯ」に後から新たな称呼を付けたとしても，「ＩＧＺＯ」が「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」を認識させることに何ら変わりはないし，原告の商品ないし技術等が報道されたという証拠（甲５９ないし１１８）は，本件商標の登録査定日後のものであるから，本件商標に無効理由がないことの証拠にはならない。よって，原告の主張は誤りである。
(2)３号に規定する「原材料」の意義について
ア原告は，「原材料」が「生産の資材になるもの。もととなる材料」と広辞苑等の辞書に掲載されているにもかかわらず，「原材料」の語を「原料」と「材料」に分解して，「製品の主要あるいは相当部分の基本的な材料」である旨主張する。しかしながら，そのように判断してよいとする根拠が何ら示されておらず，原告が独自に主張しているにすぎない。また，日本法の条文の意味，内容を解釈するに当たり，これを英語で解釈すべき合理的理由は見当たらない。


３号の「原材料」とは，上記のとおり，「生産の資材になるもの。もととなる材料」である。そして，原告自身，「ＩＧＺＯ」が「製品の部品や部材の中のごく一部の部位に利用される酸化物」であることを明確に認めているように，「ＩＧＺＯ」は，本件商標の指定商品の「原材料」であるから，本件商標は３号に該当する。イ原告は，審決が「原材料」として認定したものが，酸化物か，酸化物半導体か明らかでないと主張するが，酸化物を半導体に使えば酸化物半導体になるだけのことであり，酸化物が原材料として含まれることに違いはない。ウ原告は，３条１項３号及び同項各号に規定された表示は，これに接した需要者が直接的に指定商品を想起し，自他商品を識別することができないのが通常であるからこそ，登録できないものであり，このことは，特許庁の商標審査基準によっても支持される旨主張する。しかし，法３条１項３号の趣旨及びワイキキ事件最高裁判決の趣旨については前記１のとおりであるし，審査基準には，「指定商品の『品質』，『効能』，『用途』等又は指定役務の『質』，『効能』，『用途』等を間接的に表示する商標は，本号の規定に該当しないものとする。」と規定されており，この「間接的に表示する商標」とは，「その商品の品質等をそれとなく暗示させるものであって，直接的かつ具体的に商品の品質を認識できないもの」をいうのが，商標審査基準の解釈であり，商標の実務運用である。本件商標のように，その商品の原材料表示の場合は，直接的かつ具体的に商品の品質を認識できることは当然であるから，「間接的に表示する商標」の該当性の判断基準である「直接的かつ具体的にその指定商品の品質を認識できるか否か」の点について検討するまでもなく，３号に該当する。よって，原告の主張は誤りである。
(3)最終製品との関係における識別機能についてア原告は，携帯電話機を例にとって，その一部に，酸化インジウム・ガリウム・亜鉛が使用されることを認めた上で，本件商標の指定商品が「液晶ディスプレイ」ではない旨主張する。しかし，原告自ら主張するように，「電気通信機械器具」には，下位概念の指定商品として，商標法施行規則別表に記載のとおり，「１電話機械器具・・・（中略）・・・１０電気通信機械器具の部品及び附属品」がある。さらに，「１電話機械器具」の下位概念として「インターホン，携帯電話機，・・・（略）」がある。したがって，「携帯電話機」の部品である「液晶ディスプレイ」は，本件商標の指定商品に含まれる。よって，原告の主張は矛盾しており，失当である。また，原告は，「モニターや停電時に視認しやすい液晶パネル」を附属させた製品・機械は，本体機器の用途を問わず際限がなく，条件的なつながりさえあれば３号該当と判断されるから，３号該当性判断の基準は無きに等しい旨主張する。しかし，商標法では，指定商品・役務を４５区分に分類しており（商標法施行令別表），出願人は，区分，指定商品・役務を特定して出願し，商標登録する。本件商標は，第９類の一部の指定商品について，その原材料に該当すると判断されたにすぎず，「ＩＧＺＯ」を「その商品の原材料」として使用する商品が無限に存在するわけではない。イ原告は，「体積比率」や，「その商品の部品に使用されているか否か」を原材料に当たるのかの判断要素とするが，そのように判断してよいとする根拠が示されておらず，原告が独自に主張するものにすぎない。そもそも商品に使用される原材料であれば，３号の「その商品の原材料」に該当するのであるから，「ごく微量」であるか否かを検討する必要はない。「ＩＧＺＯ」が大事な原材料であるから，多数の出願人により数多くの特許明細書及び特許請求の範囲に記載されているのである。よって，原告の主張は理由がない。
ウ原告は，指定商品の最少単位で使用される組成物や素材をもって，「原材料」に当たるとし，間接のそのまた間接的な原材料を使用しているかもしれない指定商品にまで，３号該当性を認定することは不当である旨主張する。しかし，そもそも商品に使用される原材料であれば，３号の「その商品の原材料」に該当するのであり，「指定商品の最少単位」という原告の主張には根拠がない。また，原告は，元素名・記号等の商標登録例（甲３２ないし甲５８）が存在することを理由に，本件商標が３号に該当すると判断することは許されない旨主張する。しかし，原告が挙げる登録例は，行政庁である特許庁が商標登録したか否かの例であり，過誤による商標登録に対する無効審判によって争われた例は一つもない。ある商標が商標登録され，その登録商標に対して無効審判を請求する者がいなかったからといって，本件商標が無効理由に該当しないとする根拠にならない。したがって，原告の主張には理由がない。
(4)指定商品の最終消費者の認識について
原告は，本件商標が識別機能を有するか否かの認定につき，審決は，指定商品の最終消費者を全く考慮しておらず，不当であると主張する。しかし，最終製品の一般消費者において広く知られていなかったとしても，ある商標が商品の品質を示すものであることにつき，当該商品のわが国における取引業者にその認識があるとすれば，一般消費者の認識を問題とすることなく，その商標の使用を特定の者に独占させる結果になるような商標権の設定を許すべきではない（同旨，昭和５６年５月２８日東京高裁判決〔ＥａｒｌＧｒｅｙ事件〕）。さらに，現実に使用されておらず，あるいは，一般には知られていない場合であっても，将来原材料名として使用されて，取引者，需要者の間において商品の原材料名であると認識される可能性がある場合には，３号に該当するというべきである（同旨，平成１３年１２月２６日東京高裁判決〔フラワーセラピー事件〕，平成１２年６月１３日東京高裁判決〔ＴＯＵＲＭＡＬＩＮＥＳＯＡＰ事件〕）。したがって，一般消費者の認識は，３号該当性の有無の判断に影響を及ぼすものではない。また，審決は，単に「少なくとも事業者（取引者・需要者）の間」と認定したにすぎず，「事業者のみを需要者」とは認定していない。審決が認定したとおり，本件指定商品には，事業者間での取引に供される機械器具の部品，あるいは関連商品とはいえ，最終消費者ではない事業者が需要者・取引者となる商品が多々含まれる。よって，原告の上記主張は誤りである。
３本件商標権の分割について


(1)原告は，無効審決取消訴訟係属中に原商標権が分割された場合，受訴裁判所は，分割後の各商標権についての審判を行わせるべく，当然に特許庁に対し差し戻す旨の判決をすべきであり，又は，分割後の指定商品毎に処分の違法性の判断をすべきである旨主張する。
しかし，原告の上記主張のように，商標権の分割による審理のやり直しを認めれば，無効審判で負けた商標権者は，当該商標権を分割さえすれば，実質的に特許庁における無効審判を二度，三度と行えることになり，また，分割の回数を増やせば紛争解決を引き延ばすことになるから，原告の主張は不当である。また，法６９条に法４６条の２が規定されており，商標登録の無効審判事件において，それぞれの指定商品・指定役務ごとに無効審判の効果が発生するとされているため，商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときには，指定商品ごとに商標登録がされているとみなされる。したがって，請求棄却判決が，法令上，特許庁長官が執行し得ない処分を強いるものではないことは明白である。さらに，原告の主張する「変動事実」とは，単に商標権を分けただけのことであって，実質的な中味の変更は伴わない。
(2)分割後の本件各商標の指定商品について具体的に検討しても，本件商標１，４ないし９のいずれの指定商品についても，原告自身，「酸化インジウム，ガリウム，亜鉛」が指定商品に使用されることを認めているのであるから，「酸化インジウム，ガリウム，亜鉛」は，「その商品の原材料」に該当し，本件商標が法３条１項３号に該当するとの審決の判断に誤りはない。
また，原告は，本件商標２の指定商品については，「電池」を例に挙げて，審決が理由を記載していない，又はどの点が原材料表示として登録可能性がないかについての具体的な記載がないと主張し，「電子応用機械器具の部品，配電用又は制御用の機械器具」についても同様である旨主張する。
しかし，そもそも商品に使用される原材料であれば，３号の『その商品の原材料』に該当するのであるから，原告が独自に主張するにすぎない『ごく微量』か否かを検討する必要はない。また，ＩＧＺＯが重要な原材料であるからこそ，多くの企業の特許明細書の特許請求の範囲に記載されているのである。審決は，「モニターや液晶パネルを有した商品がある」，「事業者間での取引に供される機械器具の部品，或いは関連商品といえ，最終消費者ではない事業者が需要者（取引者を含む。）となる商品が多々含まれるものである」旨の理由を付して，３号の「その商品の原材料」に該当すると判断しており，原告の上記主張は失当である。
４法４条１項１６号及び同項７号該当性について
本件商標は，審決で認定されたとおり，指定商品の原材料を表したものと認識される。したがって，本件商標を，ＩＧＺＯを原材料とする商品以外の本件商標の指定商品に使用すると，その商品の品質を誤認するおそれがある。したがって，本件商標は，法４条１項１６号にも違反して登録されたものである。また，原告は被告の管理する「ＩＧＺＯ」に関する特許権の一ライセンシーにすぎず，自ら「ＩＧＺＯ」を原材料名として使用しており，さらに，本件商標の登録査定時前において，国内外の多くのメーカーにより，「ＩＧＺＯ」を各種商品に使用し実用化するための研究開発が進められていたことを認めている。それにもかかわらず，商標権として，原告のみが独占排他的にこれを使用するということは，社会の一般的道徳観念に反し，社会公共の利益に反するものである。したがって，本件商標は，法４条１項７号にも違反して登録されたものである。
第５当裁判所の判断
１商標権の分割について
前記第２の２(3)のとおり，本件商標権は，本件の審決後に分割されている。この点，原告は，無効審決の審決取消訴訟係属中に商標権が分割された場合，①請求棄却判決は，法令上，特許庁長官が執行し得ない処分を強いること，②審決取消訴訟は特許庁の処分（無効審決）が処分時に違法か否かを審理の対象とするが，処分時以後の事実の変動が当該処分時の処分の違法性の判断に合理的な根拠をもって影響を与える場合は，その変動事実を踏まえて違法性の判断をすべきことを理由として，裁判所は，分割後の各商標権についての審判を行わせるべく，当然に特許庁に対して差し戻す旨の判決をすべきである，又は，この点を踏まえて分割後の個々の商標ごとに無効理由を審理すべきであると主張している（前記第３の３(1)）。そこで，まず，この点について判断する。
(1)商標登録出願は，商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して，商標ごとにしなければならず（法６条１項），同項の規定により指定した商品又は役務を，「指定商品」又は「指定役務」という（法４条１項１１号かっこ書）。そして，商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては，指定商品又は指定役務ごとに商標登録の無効審判を請求することができ（法４６条１項），指定商品又は指定役務ごとに請求された無効審判の審決は，指定商品又は指定役務ごとに確定する（法５５条の３ただし書）。また，商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは，商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが（法４６条の２第１項本文），同項の適用については，指定商品又は指定役務が二以上の商標登録については，指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ，又は商標権があるものとみなされる（法６９条）。なお，商標権の分割は，その指定商品又は指定役務が二以上あるときは，指定商品又は指定役務ごとにすることができ（法２４条１項），その時期は，無効審判請求又はその取消訴訟の係属中であっても可能である（同条２項参照）。


これらの規定からすれば，一件の無効審決の対象となっている商標登録に係る指定商品又は指定役務が複数の場合であっても，当該無効審決は，もともと個々の指定商品又は指定役務ごとに効力を有するものと解すべきものであるから，無効審決後，商標権が分割され，個々の指定商品又は指定役務ごとに異なる商標権の登録がされたとしても，当該無効審決の効力は当然に分割後の各商標権に及び，分割が無効審決の効力を左右するものではないと解するのが相当である。なお，審決取消訴訟提起後に商標権が分割され，請求棄却判決により商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したとしても，特許庁長官は，分割後の各商標権について審決確定の登録をすれば足りるのであるから（分割後の本件各商標の登録事項にも，それぞれ分割前の本件商標についての無効審判の予告登録が記載されている。甲１３１ないし１３９），分割後に無効審決の審決取消請求訴訟において請求棄却判決をすると，特許庁長官に執行し得ない処分を強いることになるとの上記原告の主張①は失当である。(2)ところで，商標権の分割は，登録によりその効力が生じる（法３５条，特許法９８条１項１号）。したがって，本件訴訟の口頭弁論終結時には分割の登録がされていることにより，すでに本件商標権と同一の権利は存在しないことになる。しかし，前記(1)のとおり，分割は審判対象の実質的な変更をもたらすものではないから，本件訴訟においては，本件商標の登録を無効にすべき旨の審決は，分割後の本件各商標に係る登録についてされたものと同視した上で，当該審決を取り消すべき理由があるか否かを判断すべきであり，審決後の分割の事実のみをもって当然に審決を取り消すべき事由に当たるとはいえない。したがって，上記原告の主張②も，当然に特許庁に対して本件を差し戻すべき理由には当たらず，失当である。なお，上記原告の主張②のうち，３号該当性の判断は，分割したそれぞれの指定商品ごとに判断されるべきであるという部分については，そのとおりであるけれども，審決を取り消すべき理由があるかどうかは，以下，３条１項３号該当性についての判断の中で検討する。
２認定事実
証拠（文中又は段落末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物についてア東京工業大学の細野秀雄教授（以下「細野教授」という。）は，平成７年（１９９５年），第１６回アモルファス半導体に関する国際会議において，透明アモルファス酸化物半導体（ＴＡＯＳ）という新たな物質の設計指針を提唱した（甲２の１，甲９，乙１５，弁論の全趣旨）。なお，「半導体」とは，導体と絶縁体との中間の電気伝導率をもつ物質であり（「広辞苑（第６版）」），トランジスタや集積回路などに広く利用されている（なお，「半導体」との語は，一般的には，半導体素子としての機能を発生させるべく一連の製造プロセスを経た半導体のウエハから切り出された半導体チップ自体を指す語として使用されることもある。）。また，「アモルファス（非晶質）半導体」とは，結晶材料で見られるような構造の周期性がない非晶質材料のうち，半導体的性質を示すものをいう（日刊工業新聞社「半導体用語大辞典（第１版）」）。
イ細野教授らは，平成１６年（２００４年），透明アモルファス酸化物半導体の一種のうち，インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ）を構成元素とする酸化物（「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」とも称する。以下「本件酸化物」という。なお，本件酸化物は，半導体である。）を成膜したＴＦＴ（ThinFilmTransistor／薄膜トランジスタ）を室温で作製することに成功し，同年１１月に，これに関する論文を英国科学雑誌「Ｎａｔｕｒｅ」で発表した。なお，「トランジスタ」は，電子回路内での電気信号の増幅やスイッチ動作をする半導体素子で，現代の電子デバイスでは必要不可欠なものであり，「ＴＦＴ」は，基板上に構成される薄型のトランジスタである。（甲２の１，乙１５）
従来，半導体の材料としてはアモルファスシリコン（シリコンからなるアモルファス半導体）が使用されていたが，本件酸化物を用いたＴＦＴは，アモルファスシリコンを用いたＴＦＴに比して，電子移動度が１０倍から２０倍程度高く，また，低温プロセスでの蒸着が可能であり，可視光に透明であるなどの特性があった（甲２の１，甲１９の１・２，乙１５）。
ＴＦＴは，現代の幅広い電子デバイスにおいて使用されるが，これをディスプレイに使用した場合，ＴＦＴの性能はディスプレイの性能を大きく支配する（乙１５）。そして，本件酸化物を使用したＴＦＴは，上記のとおり，従来のＴＦＴに比して電子移動度が高いため，従来よりも大幅な高解像度化が可能であり，さらに低温プロセスでの蒸着が可能であるため，ガラスではなく，プラスチックフィルム上でも容易に作製でき，液晶パネルや有機ＥＬパネルを使用したテレビを大画面にしたり，３Ｄ対応にすることが可能となることなどが期待されていた（甲２の２，甲１９の１・２，乙１５）。
ウ細野教授の上記イの論文が契機となって，国内外のディスプレイメーカーなどが本件酸化物を用いたＴＦＴの実用化に向けて応用研究を開始し，ディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界の企業等で活発な開発が行われるようになった（甲２の１・２，甲９ないし１９〔枝番含む〕，２１の１ないし７，乙１５）。平成２２年１月に東京工業大学で開催された「透明アモルファス酸化物半導体国際ワークショップ」には，企業関係者が大半を占める約４００名の参加者が出席し，原告のほか，ＮＥＣ，日立製作所，キヤノン，凸版印刷，大日本印刷，日鉱金属，三井金属，豊島製作所等の国内外の企業が，本件酸化物に関する研究内容を紹介した（甲２の２，甲９，乙１５）。
また，本件酸化物は，従来の半導体材料にはない多くの特徴を持つ期待の新材料として，ディスプレイ以外にも，太陽電池，電源を切っても情報が消えない不揮発性メモリー，紫外線センサーなど幅広い分野での利用が期待されていた。（甲２の２，甲１９の１・２）。
(2)「ＩＧＺＯ」の語の使用について


細野教授は，平成７年の国際会議において，本件酸化物を指す語として，本件酸化物の構成元素の頭文字（アルファベット）をあいうえお順に並べた略称である，「ＩＧＺＯ」の語を紹介した（甲２の２，甲９，乙１５，弁論の全趣旨）。なお，半導体の分野では，他にも，酸化インジウムスズ（スズドープ酸化インジウムとも称する。indiumtinoxide）を指す略語として「ＩＴＯ」を使用するなど，物質を，その構成元素等の頭文字を並べて作られた語により表記する例がある（甲８の１ないし５，７，８，１４，１７，１８，２１，２５，２６，甲２１の２ないし４，乙１４）。
その後，本件商標の登録査定日である平成２３年１０月２５日までの間の特許公報，新聞，雑誌及び企業の広報等における「ＩＧＺＯ」の語の使用状況は，以下のアないしエのとおりである。
ア特許公報
(ｱ)特許庁に出願された特許（ただし，平成２５年６月２５日までに特許公報が公開・公表されたもの）に係る特許請求の範囲又は明細書の記載中において，「ＩＧＺＯ」の語が使用されたのは，平成１６年以前の出願については２件だけであったが，平成１７年以降の出願については，本件商標の登録査定日である平成２３年１０月２５日までの約７年間で１０２５件あり，出願人の多くは国内外のエレクトロニクス業界に属する大手企業等であった（甲４）。
上記各特許公報のうち，出願が古い順から１００件の特許公報を調査した結果によれば，「ＩＧＺＯ」の語は，ほとんどが「In-Ga-Zn-O」，「InGaZnO」，「InGaZnOx」との表記や具体的な元素の組成と併記して記載がされていたが，単独で「ＩＧＺＯ」の語のみが記載されている例も６件あった（甲１４６，弁論の全趣旨）。(ｲ)また，平成８年以降，本件商標の登録査定日までの間に公開・公表された特許公報の本文全文の記載中において，「ＩＧＺＯ」の語が使用されていたものは４４６件であり，出願人は，富士フィルム株式会社（１０９件），株式会社半導体エネルギー研究所（７８件），キヤノン株式会社（３３件），ソニー株式会社（２４件），エルジーイノテックカンパニーリミテッド（２０件），出光興産株式会社（１８件），コニカミノルタ株式会社（１５件），三菱電機株式会社（１４件），パナソニック株式会社（１２件），セイコーエプソン株式会社（１０件），凸版印刷株式会社（９件）など計５３社の企業等であった（甲７の１・２）。
上記各特許公報には，「ＩＧＺＯ」の語は，「ＩＧＺＯ薄膜」，「インジウムガリウム亜鉛酸化物（ＩＧＺＯ）」，「インジウム－ガリウム－亜鉛酸化物（ＩＧＺＯ）」，「ＩＧＺＯ（インジウム，ガリウム，Ｚｎ，酸素）」，「ＩＧＺＯ（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系複合酸化物）」，「Ｉｎ，Ｇａ，及びＺｎの酸化物（ＩＧＺＯ）」，「ＩＧＺＯ（ＩｎＧａＺｎＯ）」，「ＩＧＺＯ（ＩｎＧａ－ＺｎＯ）」，「Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ（ＩＧＺＯ）」，「ＩＧＺＯ（ｉｎｄｉｕｍｇａｌｌｉｕｍ    ｚｉｎｃｏｘｉｄｅ）」，「酸化物半導体（ＺｕＯ，ＩＧＺＯ，ＩＺＯ，ＺＴＯなど）が挙げられる。」，「ＩＧＺＯはよく知られているようにアモルファス酸化物半導体であり，Ｉｎ（インジウム）－Ｇａ（ガリウム）－Ｚｎ（亜鉛）－Ｏ（酸素）の組成で構成された半導体である。」等と記載されていた。
なお，原告が，本件商標の登録査定日よりも前に出願した特許に係る特許請求の範囲又は明細書中においても，本件酸化物を指す語として「ＩＧＺＯ」が使用されており（乙２０ないし２６，２９），その一部では，「ＩＧＺＯ」の語のみが単独で，「前記酸化物半導体は，ＩＧＺＯである」（乙２４），「前記酸化物半導体層は，ＩＧＺＯから形成されている」（乙２６），「上記酸化物半導体膜がＩＧＺＯ膜からなる」（乙２９）と記載されていた。
イ新聞
平成２２年２月から本件商標の登録査定日前までの約１年６か月の間に，以下のとおり，日本経済新聞，日経産業新聞及び朝日新聞の合計１０件の記事中において，「ＩＧＺＯ」の語が使用された。
(ｱ)平成２２年（２０１０年）２月３日付けの日経産業新聞（甲２の２）には，「日本発の新型酸化物半導体」との見出しの下，平成２２年１月に東京工業大学で開催された「透明アモルファス酸化物半導体国際ワークショップ（ＴＡＯＳ２０１０）」について，「発表内容の中心となったのが細野教授が１９９５年に国際会議で初めて紹介した『酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（ＩＧＺＯ）』と呼ぶ新型酸化物半導体」との記載，「ＴＦＴの高速化」との見出しの下「サムソン電子の研究者がフルハイビジョン（１９２０×１０８０画素）以上の高精細画面でＩＧＺＯが必要な理由を説明した。」との記載，「太陽電池にも」の見出しの下，「サムソン電子ＬＣＤ事業部の前副社長・・・は講演で『ＩＧＺＯはディスプレー以外に太陽電池や電源を切っても情報が消えない不揮発性メモリー，紫外線センサーなど幅広い分野で使える』と話した。」との記載がある。


(ｲ)平成２２年（２０１０年）３月２７日付けの日本経済新聞（甲１０）には，「日本発，液晶パネルの新材料－富士フイルム，研究で先行（技術ウオッチ）終」の見出しの下，「薄型テレビなどに使う液晶パネルの新材料，酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（ＩＧＺＯ）の研究開発が熱を帯びてきた。」との記載，「先頭を走るのは富士フィルムだ。今月，東海大学（神奈川県平塚市）で開いた酸化物半導体関連の学会の発表会では，１１件中５件が同社の成果。ＩＧＺＯにかける意気込みを示した」との記載，「日鉱金属はＩＧＺＯ薄膜の製法改善に力を入れている。・・・大画面液晶テレビの製造に対応できる長さ２・６５メートルの板状の巨大材料も作った。三井金属も同様のＩＧＺＯ材料の開発を急ぐ。」との記載，「『ＩＧＺＯ薄膜はシリコン薄膜より低温・低真空で作れ，製造コストも下げられる可能性がある』と日鉱金属の熊原主任技師は期待する。ＩＧＺＯはもともと東工大の研究者が生み出した。家電やゲーム機のメーカーが相次ぎ３Ｄ対応の製品拡充に動くなか，日本発の技術を次世代ディスプレーの国際標準にしようと材料メーカーの挑戦が続く。」との記載がある。
(ｳ）平成２２年（２０１０年）５月２８日付けの日本経済新聞電子版セクション（甲９）には，「日本発の最先端材料，先に韓国企業が使うジレンマ」との見出しの下，「発表内容の中心は東工大の細野秀雄教授が１９９５年に国際会議で紹介した世界初のＴＡＯＳである酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（ＩＧＺＯ）だった。ＩＧＺＯは現在の液晶用ＴＦＴに使うアモルファスシリコンに比べて電子の動きの指標である電子移動度が１ケタ大きい。液晶テレビをさらに大画面にしたり臨場感を高めたり，本格的な３Ｄテレビを実現できる。・・・サムスン電子は０７年のＳＩＤではＩＧＺＯ－ＴＦＴを使った大型ディスプレーを紹介した。」との記載がある。(ｴ)平成２２年（２０１０年）１０月１９日付けの日経産業新聞（甲１４）には，「半導体・液晶材料に注力」との見出しの下，「半導体製造装置大手のアルバックが電子部品や液晶パネルに使うマテリアル事業の拡大に乗り出している。・・・超材料研究所が担うのは新材料の開発だ。取り扱うのは透明電極に使用する酸化インジウムすず（ＩＴＯ）や酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（ＩＧＺＯ）などの液晶パネル向けのターゲット材から，アルミやモリブデン，タンタルなどの金属材料まで幅広い。」との記載がある。
(ｵ)平成２２年（２０１０年）１１月９日付けの日本経済新聞電子版セクション（甲１１）には，「サムスンが酸化物半導体ＴＦＴの７０型液晶，２４０Ｈｚで４Ｋ×２Ｋ対応」との見出しの下，「酸化物半導体ＴＦＴは，超高精細の液晶パネルや大型有機ＥＬパネルなどに向け開発が進む駆動素子の一つ。最も有望視されているアモルファス酸化物半導体材料は，ＩＧＺＯ（Ｉｎ―Ｇａ―Ｚｎ―Ｏ）である。」との記載がある。
(ｶ)平成２３年（２０１０年）１２月６日付けの日経産業新聞（甲１５）には，「様々な基板に電源回路形成／富士通研が新技術」との見出しの下，「富士通研究所は様々な基板に電源回路に使うパワー半導体を作製できる技術を開発した。酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（ＩＧＺＯ）を使い特殊な膜でコーティングすることで高電圧に耐えられるようにした。・・・ＩＧＺＯで作製した回路の上にポリマーで膜を作ることで耐圧性能を向上した。」との記載がある。(ｷ)平成２３年（２０１１年）３月１日付けの日本経済新聞電子版ＭＯＬニュース（甲１２）には，「新製品・技術◇日立，ＩＣタグ生産コスト１０分の１携帯端末の電池不要に」との見出しの下，「日立製作所は電子荷札（ＩＣタグ）などに使うＲＦＩＤ（無線自動識別）チップを安価に作製する技術を開発した。チップに利用する半導体に作製の温度を大幅に下げられる酸化物半導体の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を使い，生産コストを従来の１０分の１以下にできる。電池を使わない小型の電子ペーパーなど携帯端末に利用を見込む。開発したチップは，東京工業大学の細野秀雄教授らが発見した透明な半導体の酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（ＩＧＺＯ）を使う。チップは受信した電波を直流電圧に変換する電源回路と信号処理する論理回路，処理したデータを外部に送る送信回路で構成する。」との記載，「ＩＧＺＯは液晶テレビ向けＴＦＴにも使え，すでに韓国のサムスン電子などが開発し製品の発売も近いとされる。日立はＲＦＩＤチップに利用して液晶などと組み合わせれば，無線で電力を供給する電子ペーパーなどに実現できると期待する。」との記載がある。
また，平成２３年（２０１１年）３月２日付けの日経産業新聞（甲１６）にも，同様の記載がある。
(ｸ）平成２３年（２０１１年）４月２２日付けの朝日新聞（甲１７）には，「中小型パネルに生産移行シャープ，スマホ需要に照準【大阪】」との見出しの下，「シャープは２１日，スマートフォンなどに使う中小型液晶パネルの材料として酸化物半導体（ＩＧＺＯ）を世界で初めて実用化すると発表した。・・・ＩＧＺＯは，一般的な材料のアモルファスシリコンに比べ，画素を細かくしたり電力消費を抑えたりすることができる。」との記載がある。


(ｹ)平成２３年（２０１１年）５月２０日付けの日本経済新聞電子版セクション（甲１３）には，「ムラを抑えて高画質化，ソニーが新方式の有機ＥＬパネル開発」との見出しの下，「ソニーは輝度ムラを低減して高画質化した有機ＥＬパネルを開発，ディスプレイ関連で世界最大の学会『４９ｔｈＳＩＤ    ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍ，Ｓｅｍｉｎａｒ＆Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ（ＤｉｓｐｌａｙＷｅｅｋ    ２０１１）』（ＳＩＤ２０１１）で発表した。」との記載，「ソニーは・・新たな製造プロセス技術を開発した。大きく次の４つの工程から成る。（１）ガラス基板上に酸化物半導体ＩＧＺＯ，ゲート絶縁膜，ゲート電極を成膜後ドライ・エッチング法でパターン加工する。」との記載がある。
ウ雑誌
(ｱ)平成２０年（２００８年）５月５日発行の雑誌「ＮＩＫＫＥＩ    ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ」（甲１９の１）には，「酸化物ＴＦＴでディスプレイ開発／有機ＥＬテレビの有力候補に」と題する韓国サムソングループのＪａｎｇＹｅｏｎ    Ｋｗｏｎ氏の論文が掲載され，「主成分がインジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），酸素（Ｏ）から成るアモルファス酸化物半導体（ＩＧＺＯ）を用いて作製したＴＦＴ（ＩＧＺＯＴＦＴ）をアクティブ・マトリクス型のディスプレイに適用し，各種の特性を調べた。・・・我々が開発中の，ＩＧＺＯＴＦＴを用いた有機ＥＬパネルについても紹介する。」との記載，「新しいＴＦＴ技術であるＩＧＺＯＴＦＴは特性バラつきが小さく電流の経時変化も小さい。大面積に適用可能であることから，有機ＥＬパネル向けＴＦＴ技術の有力候補になり得る」との記載がある。(ｲ)雑誌「ＮＩＫＫＥＩ    ＭＩＣＲＯＤＥＶＩＣＥＳ」の平成２１年（２００９年）４月号（甲１９の２）には，「酸化物半導体ＴＦＴを見極める／基礎技術は確立，応用開拓が実用化のカギ」と題する討論に関する記事において，「『高移動度』，『高信頼性』，『透明性』，『低温成膜』－。ＦＰＤを駆動するＴＦＴの材料として，現在のアモルファスＳｉにはない多くの特徴を持つ材料がＩｎＧａＺｎＯ（ＩＧＺＯ）など酸化物半導体だ。誰もが高い潜在能力を認める，期待の新材料である。」との記載，凸版印刷が現在酸化物半導体を応用して，さまざまな特徴を備えた電子ペーパーを開発していることを紹介する内容として，「凸版印刷が開発したアモルファスＩＧＺＯの透明性を利用した電子ペーパー」と題する図が掲載されている。
エ企業の広報等
(ｱ)ＪＸ日鉱日石金属株式会社の「サステナビリティリポート２０１０」（甲２１の１）には，日鉱金属株式会社の平成２１年（２００９年）度の活動内容として「『ＦＰＤｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    ２００９』に，・・・ＩＧＺＯターゲットを展示（１０月）」との記載があり，また，「同リポート２０１１」（甲２１の２）には，用語集に「ＩＧＺＯ」が挙げられ，その説明として，「インジウム・ガリウム・亜鉛・酸化物（ＩｎｄｉｕｍＧａｌｌｉｕｍ    ＺｉｎｃＯｘｉｄｅ）。ＦＰＤなどに使われる透明導電材料の一種」との記載がある。なお，「ターゲット」とは，半導体の薄膜をウエハ上に成膜させるために使用する，付着させようとする半導体材料（本件酸化物）の金属塊である。
(ｲ)ＪＸ日鉱日石金属株式会社のウェブサイト（甲２１の４）には，「ＣＳＲ活動トピックス」として，「『ＦＰＤｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    ２０１１』に出展【ＪＸ日鉱日石金属】」（２０１１／１０／２６～２８）との見出しの下，「本展示会には，次世代のスーパーハイビジョン液晶テレビやプラズマディスプレイパネル，タッチパネル，有機ＥＬパネルなど各種パネルディスプレイをはじめとして，検査装置，部材，設計支援，応用製品などのディスプレイ関連業界の各社２７４社が参加しました。今回当社は，・・・酸化物半導体としての使用がパネル各社で検討されている『ＩＧＺＯターゲット』・・・なども併せて紹介し，高い技術力をアピールしました。」との記載がある。


(ｳ)株式会社アルバックの平成２３年（２０１１年）８月１５日付けの「決算説明会（２０１１年６月期）」と題する資料（乙１４）には，「重点施策の進捗状況（２０１１／６期）（１）」との見出しの下，マテリアル事業の状況として，「ＩＧＺＯターゲット製造設備設置」との記載，「不採算事業の再構築」との見出しの下，マテリアル事業の今後の事業展開として，「ＩＧＺＯ等酸化物ターゲットの一体型大型ターゲットで差別化を図る」との記載，「真空応用事業（その他の事業）の推移・予想」との見出しの下，「足元の受注環境ＦＰＤ業界向けでＩＧＺＯ（透明酸化物半導体）ターゲットなど新規材料ビジネスの引き合い強まる。」との記載がある。(3)原告は，本件商標登録後の平成２４年（２０１２年）１１月頃から「ＩＧＺＯディスプレイ」を搭載した，と表記したスマートフォン及びタブレット製品の宣伝広告を行うようになり（甲１１６の１ないし１１７），これらの商品は，同月頃から「ＧｅｔＮａｖｉ」，「デジモノステーション」，「ＤＩＭＥ」，「モバイルアスキー」，「週刊アスキー」といった雑誌やインターネットで紹介され（甲１０２ないし１１５），「次世代ディスプレイ『ＩＧＺＯ』を搭載」，「省電力技術が用いられたＩＧＺＯディスプレイを搭載」などと記載された。
なお，原告は，本件商標の登録査定日後の平成２４年（２０１２年）５月２９日付けニュースリリース（甲６）においても，「シャープは，科学技術振興機構（・・以下ＪＳＴ）と，酸化物半導体（ＩＧＺＯ）を用いた薄膜トランジスタに関する特許のライセンス契約を，本年１月２０日に締結しました。当社がＩＧＺＯを採用した液晶パネルの本格的な生産に移行したことから，このたびＪＳＴとの合意に基づき，本件についてお知らせいたします。」と公表し，同ニュースリリース中において，「ＩＧＺＯ」についての注書きとして，「Ｉｎ（インジウム），Ｇａ（ガリウム），Ｚｎ（亜鉛）から構成される酸化物」と記載し，本件酸化物を表す語として「ＩＧＺＯ」を使用していた。
３商標法３条１項３号該当性について
(1)商標法３条１項３号は，自己の業務に係る商品について使用をする商標について，「その商品の産地，販売地，品質，原材料・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は，商標登録を受けることができないと定めている。同号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは，このような商標は，①商品の産地，販売地その他の特性を表示記述する標章であって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，②一般的に使用される標章であって，多くの場合自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである（最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷判決・裁判集民事１２６号５０７頁〔ワイキキ事件〕参照）。また，上記３号の趣旨からすれば，商標登録出願に係る商標が３条１項３号にいう「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するというためには，必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する材料を現実に原材料としていることを要せず，需要者又は取引者によって，当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである（３号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する商標」につき同旨，最高裁昭和６１年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１４７号７頁〔ジョージア事件〕参照）。
(2)そこで，本件各商標の３条１項３号該当性について検討する。ア本件商標は，「ＩＧＺＯ」を標準文字で表してなるものである。そして，上記２の認定事実によれば，①「ＩＧＺＯ」の語は，平成７年に，新規な物質として公表された「Ｉｎ（インジウム），Ｇａ（ガリウム），Ｚｎ（亜鉛）及びＯ（酸素）からなる酸化物」(本件酸化物)を指す語として紹介され，使用されるようになったこと，②平成１６年頃からは，本件酸化物についての研究，開発がディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界の企業等で活発に行われるようになり，平成２２年１月に東京工業大学で開催された国際ワークショップには，国内の多数の企業関係者が出席し，本件酸化物（半導体）に関する研究内容を紹介したこと，③本件商標の登録査定時には，既に，多数の大手企業が，本件酸化物に関する研究開発を実施し，１０００件以上の本件酸化物に関する特許出願をしていたのみならず，本件酸化物（材料）自体の製造や，本件酸化物を用いた半導体素子を製造する設備の展示会等での展示や受注，本件酸化物を使用した技術の開発，実用化に向けた試作等を行っていたものであり，ディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界に属する企業等において，半導体材料としての本件酸化物への関心が高まっていたこと，④具体的には，本件酸化物を使用したＴＦＴは，当時，液晶テレビ，スマートフォン等の製造に使用される液晶パネルや有機ＥＬパネルの機能を大幅に向上させることが可能なものとして注目されるとともに，多くの新しい特徴を持つ期待の新材料として，ディスプレイの分野だけではなく，太陽電池，不揮発性メモリー，紫外線センサーの分野での利用も見込まれていたほか，電子荷札（ＩＣタグ）に使用するＲＦＩＤ（無線自動識別）チップ，パワー半導体，小型の電子ペーパーなどの携帯端末における利用の技術開発も進んでおり，本件酸化物を用いた半導体素子の応用開発，研究がされ，今後幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得るものとして期待されていたこと，⑤このような本件酸化物の研究開発の進展，広がりに伴って，本件酸化物を指す語としての「ＩＧＺＯ」の語も，本件商標の登録査定時には，既に上記のとおり幅広い企業の特許出願書類中において使用されるようになっていたのみならず，上記企業による製品の開発状況等を報道する新聞，雑誌や企業広報等においても，本件酸化物を指す語として「ＩＧＺＯ」の語が使用されるようになっていたことが認められる。


以上によれば「ＩＧＺＯ」の語は，本件商標の登録査定時には，技術者だけではなく，ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において，新規な半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物（本件酸化物）」を意味する語として，広く認識されていたものといえる。イそして，本件商標（ＩＧＺＯ）が，その指定商品である「液晶テレビジョン受信機」（本件商標４），「ノートブック型コンピュータ」（本件商標５），「ノートブック型コンピュータ，タブレット型携帯情報端末を除くコンピュータ」（本件商標６），「タブレット型携帯情報端末」（本件商標７），「スマートフォン」（本件商標８），「携帯電話機」（本件商標９）について用いられた場合，これらの指定商品は，いずれもその構成部品の一つとしてディスプレイパネルを含むのが通常であり，また，ディスプレイパネルの性能が商品の品質に重要な影響を及ぼすものであるから，これらの指定商品に係る商品を製造，販売する企業等，すなわち，これらの指定商品の取引者であり，また，需要者の一部にも含まれる者である事業者は，本件商標の表示する本件酸化物が，各指定商品のディスプレイパネルに使用されているものと一般に認識するものといえる。したがって，本件商標４ないし９は，取引者及び需要者が，本件商標４ないし９の指定商品が，商標の表示するもの（本件酸化物）を原材料の一つとしているであろうと一般に認識するものであるから，指定商品との関係で自他商品識別力を有するということができない。また，本件商標１の指定商品は，「①携帯電話機，スマートフォン，タブレット型携帯情報端末，液晶テレビジョン受信機を除く電気通信機械器具及び②タブレット型携帯情報端末，コンピュータ，ノートブック型コンピュータを除く電子応用機械器具」，本件商標２の指定商品は，「①電子応用機械器具の部品，②電池，③配電用又は制御用の機械器具」であるところ，これらの指定商品に係る商品には広範囲の機械器具やその部品が含まれ得る。例えば，本件商標１の指定商品のうち，上記①の電気通信機械器具に係る商品には，電気通信機械器具の部品であるディスプレイパネル自体が含まれるほか，ディスプレイパネルがその構成部品の一つとして通常含まれるデジタルカメラやビデオカメラ，半導体素子がその構成部品の一つとして通常含まれる無線通信機械器具等も含まれ，上記②の「電子応用機械器具」に係る商品には，電子計算機用ディスプレイ装置が含まれるほか，半導体素子がその構成部品の一つとして通常含まれる電子式卓上計算機，電子辞書等も含まれる。また，本件商標２の指定商品のうち，上記①の「電子応用機械器具の部品」に係る商品には，トランジスタを含む半導体素子や電子回路自体が含まれ，上記②の「電池」に係る商品には，ディスプレイパネルを構成部品の一部とすることがある蓄電池が含まれ，上記③の「配電用又は制御用の機械器具」には，ディスプレイパネルや制御のための半導体素子がその構成部品の一部として通常含まれる配電盤が含まれる。さらに，前記認定事実のとおり，本件商標の登録査定時において，本件酸化物が，現代の多くの電子デバイスにおいては必要不可欠な構成部品である半導体素子の新規な材料で，かつ，その性能が従来の材料にはないものとして，ディスプレイに限らず，今後幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得るものとして期待され，注目されていたこと，本件酸化物を用いた半導体素子はその用途が研究開発中の新規なものであり，エレクトロニクス業界に属する事業者にとっても具体的な電子デバイスへの適用の仕方は特定されていなかったことからすれば，本件商標を，本件商標１及び２の指定商品の器具等について使用すれば，これらの指定商品に係る商品を製造，販売する企業等，すなわち，これらの指定商品の取引者であり，需要者の一部にも含まれる者（なお，本件商標２の指定商品のうち，「配電用又は制御用の機械器具」の主たる需要者は，一般消費者ではなく，事業者であることは原告も自認しており，その余の同商標の指定商品及び本件商標１の指定商品に係る商品にも，事業者が主たる需要者となることが明らかな商品が多数含まれている。）である事業者によって，当該商品が本件商標の表示する材料（本件酸化物）をその原材料として含んでいるのであろうと一般に認識され得るものといえる。そうすると，本件商標１及び２も，それらの指定商品との関係で自他商品識別力を有するということはできない。
ウさらに，前記のとおり，本件酸化物が，現代の電子デバイスにおいては必要不可欠な構成部品である半導体素子の新規な材料であり，かつ，その性能が，ディスプレイパネルを代表とする幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得るものとして期待，注目されており，ディスプレイ分野や半導体分野に関連するエレクトロニクス業界の幅広い企業等において実用化に向けた研究開発がされていたことからすれば，本件商標は，ディスプレイパネルや半導体素子が原材料として認識され得る本件各商標の指定商品に係る商品の取引に際して，必要適切な表示として，何人もその使用を欲するものであるといえるから，特定人によるその独占使用を認めることが公益上適当であるともいえない。
エしたがって，本件各商標は，法３条１項３号が規定する「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するから，審決の判断は相当であり，原告の主張する取消事由には理由がない。
(3)原告の主張について
ア原告の主張２(1)（指定商品との関係における本件商標の一般的な使用態様）
について


(ｱ)原告は，３号の「普通に用いられる方法」の要件について，商標の外観が標準文字で表わされていても，需要者の認識等も勘案して，取引の経験則からみて商標の外観・称呼・観念が，当該商標を商標とみられるような方法で表している場合は，「普通に用いられる方法」とはいえないというべきであると主張し，本件商標が「普通に用いられる方法」での表示に当たらない理由として，①「ＩＧＺＯ」は，本件酸化物の略称にすぎず，研究者等によっても本件酸化物の略称としては他にも多種多様な表記がなされており，「ＩＧＺＯ」は略称としても一般的とはいえないこと，②本件酸化物の略称としての「ＩＧＺＯ」の称呼は「アイ・ジー・ゼット・オー」なのに対し，本件商標は「イグゾー」であること，③特許公報中に「ＩＧＺＯ」の語が使用されているとしても（甲７，８），研究者等の当業者の認識を示すものにすぎないし，いかなる文脈で，いかなる表現により「ＩＧＺＯ」の文字列が出現したのかは明らかではなく，原告がそのうち１００件をサンプル調査した結果，そのほとんどは，他の表記や具体的な組成と併記して「ＩＧＺＯ」と記載しているから，当業者においてすら「ＩＧＺＯ」のみで直ちに本件酸化物を意味するとは認識されていなかったこと，④本件商標の指定商品の主たる需要者は一般消費者であり，一般消費者においては，本件商標の登録査定当時，本件酸化物も，その略称の一種である「ＩＧＺＯ」も，認知されておらず，登録査定後には原告のブランドを示すものとして認識されていること，を主張する。
しかし，上記原告の主張①については，確かに「ＩＧＺＯ」の語は，本件酸化物の正式な元素記号や元素表記ではなく，その略称であるものの，これが本件酸化物を指す語としてディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界では一般的に認識され，使用されていたことは前記(2)アの認定のとおりであるから，「ＩＧＺＯ」が一般的な略称ではないとの原告の主張は採用できず，また，略称であることのみをもって「普通に用いられる方法」に当たらないということもできない。上記原告の主張②については，仮に本件酸化物を指す語が「アイ・ジー・ゼット・オー」としか称呼されていなかったとしても，本件商標は本件酸化物を指す語と同一の表示のみからなる「ＩＧＺＯ」であり，その称呼を特定する表記も併記されていないのであるから，本件商標からは「イグゾー」だけではなく，「アイ・ジー・ゼット・オー」との称呼も生じるものであり（なお，原告による具体的な製品への「ＩＧＺＯ」の語の使用は前記認定事実２(3)のとおりであり，本件商標登録査定の時点で，指定商品に係る商品に実際に「ＩＧＺＯ」の表示が使用され，イグゾーと称呼されていたという取引の実情も認められない。），原告の主張はその前提を欠き，採用することができない。
また，上記原告の主張③については，原告がサンプル調査をした結果によっても，特許公報中において「ＩＧＺＯ」が本件酸化物を指す語以外の用途で使用されていたとは認められないのであるから（甲１４６），前記２(2)アの認定にかかる特許公報中に記載された「ＩＧＺＯ」の語は，少なくともその大部分が本件酸化物を指す語として使用されていたと推認するのが合理的であり，これに反する証拠はない。特許公報中に   おいて   は，「ＩＧＺＯ」が，   その正式な   元素の   名称の   列挙や   ，「In-Ga-Zn-O」，「InGaZnO」，「InGaZnOx」等の他の表記と併記されている例が多数みられるが，これら他の表記も，表記の方法が多少異なるだけで，いずれも同じ物質を指すことは明らかであるし，同一の物質の正式な元素名称や元素記号と併記されているからといって，このことは，「ＩＧＺＯ」が本件酸化物を指す一般的な略語として，これらの出願人を含むエレクトロニクス業界の企業に認識されていたという上記認定事実を左右するものとはいえない。
さらに，上記原告の主張④については，確かに，本件商標の指定商品の需要者には一般消費者が含まれ，特に分割後の本件商標４ないし９の各指定商品の主たる需要者は一般消費者であると考えられる。そして，本件商標の登録査定時に，一般消費者に，本件酸化物自体や，それを指す語としての「ＩＧＺＯ」の語が，広く認識されていたとは認められない。しかし，商標とは，取引に際して使用されるものであって，前記のとおり３条１項３号の趣旨が，取引における独占適応性及び自他商品識別力の欠如を理由とすることからすれば，商標が自他商品識別力を有するというためには，需要者だけではなく，取引者間においても自他商品識別力を有することが必要であると解すべきであり，また，競業者を含む取引業者一般に，当該商品の原材料を表示しているものと認識され得る商標を，特定の取引業者に独占させることが公益上相当であるとはいえない。したがって，本件商標の登録査定時における本件各商標の指定商品の分野における取引者（製造，販売業者）の認識が前記(2)ア認定のとおりのものであり，本件商標は，これらの取引者の間では本件酸化物を指す一般的な語として認識されている語である「ＩＧＺＯ」を標準文字で表すものである以上，主たる需要者の認識を根拠として，本件商標が「普通に用いられる方法」の表示に当たらない，ということはできない。
したがって，本件商標が「普通に用いられる方法」での表示に当たらないとの原告の主張は，採用することができない。
(ｲ)なお，原告は，審決は，本件商標の指定商品への一般的に予定される使用の態様を踏まえた認定をしていないと主張する。しかし，原告の主張する一般的な使用の態様がどのようなものを意味するのか明らかでなく，これを踏まえていないことによって具体的にどのように認定を誤ったというのかも明らかではないから，原告の主張は理由がなく，審決の認定が誤っているとは認められない。(ｳ)したがって，原告の主張２(1)は，いずれも理由がなく，採用することができない。


イ原告の主張２(2)（３号に規定する「原材料」の意義）について原告は，①３号の「原材料」とは，製品の主要又は相当部分の基本的な材料となっている場合を指称するものと解すべきであるが，本件酸化物は，指定商品の一部の使用部材のうちのごく一部の部位に利用されるものにすぎない，また，②３号の趣旨及び文理並びにワイキキ事件最高裁判決の趣旨や，特許庁の審査基準でも品質等の間接的，暗示的な表示であれば登録可能性があるとされていることからすれば，３号の「原材料」とは，当該指定商品の原材料として使用されている要素というだけではなく，当該表示に接した需要者において，直接的に指定商品を想起できることを要するというべきであると主張する。
(ｱ)確かに，３号の趣旨が，前記のとおり独占適応性及び自他商品識別力を欠く商標の登録を禁止することにあることからすれば，客観的に当該指定商品の原材料に含まれ得るというだけで，ごく僅かの量又はごく例外的に使用される場合であっても，取引者又は需要者の認識に関わらず，すべて常に３号の「原材料」に含まれると解することは相当ではない。しかし，上記の趣旨からすれば，ある材料が，商品の原材料全体のうちごく僅かの量しか含まれていない場合や，複数の部品から構成される商品の一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であっても，当該材料が，当該指定商品の品質，性能等の特性に相当程度の影響を与えるものである場合など，原材料として表示することが取引者又は需要者にとって商品の取引上の意義がある場合には，商標に接した取引者又は需要者によって当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識されると考えるのが合理的であるから，そのようなものについては，３条１項３号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当である。
したがって，３号の「原材料」とは，製品の主要又は相当部分の基本的な材料となっている場合を指称するものと解すべきである，との原告の上記主張①は理由がなく，採用することができない。
また，３号の「原材料」該当性の判断においては，指定商品に係る商品について使用された商標を見た取引者又は需要者が，当該商標を，当該商品の原材料を表示するものと認識するかどうかが問題となるべきであって，当該商標のみから，直接的に指定商品自体を想起できることを要するとは解されないから，３号の趣旨及び前記最高裁判決についての異なる理解を下に，これに反する内容を主張する上記原告の主張②も理由がなく，採用することができない。
(ｲ)そして，前記認定のとおり，本件商標「ＩＧＺＯ」は，ディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界における利用が期待されていた新規な物質であり，幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得る本件酸化物を指す語として，本件各商標の指定商品の取引者であり，需要者の一部にも含まれる事業者に認識されていたのであるから，本件酸化物が指定商品に係る商品に使用され得る量にかかわらず，これらの取引者及び需要者は，本件商標は，当該商品に係る重要な原材料を表示しているものと一般に認識するものと認めるのが相当である。(ｳ)したがって，原告の主張２(2)は，採用することができない。ウ原告の主張２(3)（最終製品との関係における識別機能）について原告は，①本件商標の分割前の指定商品は，液晶ディスプレイそのものではなく，液晶ディスプレイを部材の一部とする（可能性のある）製品であり，ごく一部の部品における限られた工程中での最小単位となる酸化物又は酸化物半導体の略称の表示は，３号の「原材料」表示には当たらない，②指定商品において生産に使用され得る物質は，およそ「原材料」に当たると考え，当該「原材料」の需要者層を限定した上で，その認識を認定するのであれば，いかなる指定商品においても元素名・記号等を登録商標とすることは許されないことになるが，このような結論は，多数の他の登録例に反すると主張する。
しかし，上記①の主張が採用できないことは前記イ(ｱ)のとおりである。また，他の登録例があることは本件における判断を拘束するものではないし，本件については，前記イ(ｱ)のとおり，指定商品において生産に使用され得る物質であれば，すべて３号に該当するとの解釈をとるものではないから，上記②の主張も前記判断を左右するものではない。
したがって，原告の主張２(3)も採用することができない。エ原告の主張２(4)（指定商品の最終消費者の認識）について(ｱ)原告は，①審決が，本件商標が識別機能を有するか否かの認定につき，指定商品の最終消費者である一般消費者の認識を全く考慮していない点で不当である，②他の知財高裁の裁判例によれば，指定商品の性質に従い，需要者たる一般消費者の認識を基準とすべきであり，需要者たる一般消費者が普段接することのない専門的な文献は，一般的に当該用語が認識されていることの根拠になり得ない，③本件商標の各指定商品の主たる需要者は一般消費者であり，その認識を基準とすれば本件商標は一定の商品を指称する商標と認識されるし，実際に，本件商標は原告のブランドと認識されるものであるなどと主張する。
しかし，前記ア(ｱ)判示のとおり，本件各商標が自他商品識別力を有するというためには，需要者だけではなく，取引者間においても自他商品識別力を有するということが必要であると解すべきであるし，また，競業者を含む取引業者に，当該商品の原材料を表示しているものと一般に認識される商標を，特定の取引業者に独占させることは公益上相当であるとはいえない。したがって，審決が，指定商品の最終消費者である一般消費者の認識にかかわらず，本件商標の識別機能を否定したことが不当とはいえず，上記主張①は理由がない。
また，原告が上記②の主張において挙げる裁判例は，本件とは事案を異にするというべきであり，上記判断を左右しない。
そして，上記のとおりの判断を前提とする以上，本件各商標の指定商品の主たる需要者が一般消費者であり，その認識を基準とすれば本件各商標は自他商品識別力を有するということも，前記判断を左右しないから，上記主張③も理由がない。なお，上記のほか，原告は，審決が，「事業者」につき何ら理由を付すことなく判断しており不当であるなどと主張する。しかし，審決は「液晶ディスプレイや半導体の分野のエレクトロニクス業界」における「ＩＧＺＯ」の認識について判断しており，指定商品のうち審決が挙げた商品の取引を行う「事業者」が，当該エレクトロニクス業界に属することを前提とした判断をしていることは明らかであるから，原告の主張は理由がない。その余の原告の主張も，審決を取り消すべき理由に当たらない。
(ｲ)以上によれば，原告の主張２(4)を採用することもできない。
オ原告の主張３（本件商標権の分割について）


平成２８年１月１４日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００２０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１０月２６日
判                決
原            告     フォルストガルテンインターナショナルホールディング    ゲーエムベーハー
訴訟代理人弁理士    庄司   隆
同                    資   延   由利子同                    大杉卓   也同                    曽我亜   紀被            告     特許庁   長官
指定代   理人      西村仁   志
同                    清水康   司同                    大瀧真   理同                    田中敬   規同                    山村   浩
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１３－１３７５１号事件について平成２６年９月２５日にした審決を取り消す。
第２前提事実
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
スイスメディカル    テヒノロギーゲーエムベーハーは，発明の名称を「非球面レンズを有する拡大ルーペ」とする発明につき，２００８年（平成２０年）２月２６日（パリ条約による優先権主張・外国庁受理２００７年〔平成１９年〕３月１５日，米国。以下「本願優先日」という。）を国際出願日とする特許出願（甲６。特願２００９－５５３０３３号。以下「本願」という。）をした。原告は，平成２４年６月１日付けで，スイスメディカル    テヒノロギーゲーエムベーハーから，本願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた上，同月２８日，特許庁長官に対し，出願人名義変更届を提出した（甲７）。原告は，平成２５年２月１３日に手続補正をしたが，同年３月１３日付けで拒絶査定を受けたので，同年７月１８日，これに対する不服の審判を請求するとともに，特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正（甲６の２）をした。特許庁は，上記請求を不服２０１３－１３７５１号事件として審理を行った。原告は，平成２６年５月２６日付けで拒絶理由通知を受けたので，同年８月１５日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正（甲６の３。以下「本件補正」という。）をした。
特許庁は，同年９月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（出訴期間の付加期間９０日）をし，同年１０月７日，その謄本が原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の特許請求の範囲（請求項の数は１８）の請求項１の記載は，以下のとおりである（甲６の３。以下，同請求項に記載された発明を「本願発明」という。また，本件補正後の本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。）。
「【請求項１】
「（a）接眼レンズ系を支持する第１の開口を有する第１の端部，及び対物レンズを支持する第２の開口を有する第２の端部を有するハウジングと，(b)前記ハウジングの前記第１の端部内に配置される接眼レンズ系と，(c)前記ハウジングの前記第２の端部内に配置される対物レンズ系と，を備え，前記対物レンズ系は，機械的損傷及び／又は化学的損傷から保護される少なくとも１つの非球面プラスチックレンズを備える，拡大ルーペであって，前記対物レンズ系の両レンズが，一方の側面が平面であり，ハウジングの上端を平坦に設計可能であり，該両レンズの上部のみにおいてレンズの半径１０～６０％
が切除されており，
前記非球面プラスチックレンズは，
(1)前記対物レンズ系の一部である少なくとも１つのガラスレンズであって，該ガラスレンズは前記非球面レンズと前記ハウジングの前記第２の開口との間に位
置決めされ，
２つの平坦な表面を有している少なくとも１つのガラスレンズ，又は(2)前記非球面レンズと前記ハウジングの前記第２の開口との間に位置決めされ，２つの平坦な表面を有している少なくとも１つの使い捨てプラスチックレンズ，によって保護される，拡大ルーペ。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，本願優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である独国特許出願公開第１９８６０４３２号明細書（甲４。以下「引用例」いう。）に記載された発明（以下「引用発明」という。），特開平１－２６３６１５号公報（甲１）及び特開昭６３－２６９１３７号公報（甲５）に記載された周知技術（以下「周知技術１」という。），特開２００７－４７３１９号公報（甲２の１）及び特開２００５－１０７２５０号公報（甲２の２）に記載された周知技術（以下「周知技術２」という。），実願昭５３－１３５１２３号（実開昭５５－５２１２２号）のマイクロフィルム（甲３の１。以下「甲３の１文献」という。），実願昭５４－１４７６１号（実開昭５５－１１６３１４号）のマイクロフィルム（甲３の２。以下「甲３の２文献」という。）及び特開２００５－１８０６８号公報（甲３の３。以下「甲３の３文献」という。）に記載された周知技術（以下「周知技術３」という。）に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，したがって，本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである，というものである。
(1)審決が認定した引用発明の内容
「例えば，手術の際の細かい作業の実施を補助するため，両眼鏡の構成で提供さ
れる拡大鏡であって，
接眼レンズ１２，対物レンズ８，前記接眼レンズ１２と一体となった筒１８及び
前記対物レンズ８と一体となった筒１６を備え，
前記対物レンズ８及び接眼レンズ１２は，熱可塑性ポリマー材料，特にポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）で射出成形され，非球面の表面を備えたものである，拡大鏡。」
(2)本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア一致点
「（a）接眼レンズ系を支持する第１の開口を有する第１の端部，及び対物レンズを支持する第２の開口を有する第２の端部を有するハウジングと，(b)前記ハウジングの前記第１の端部内に配置される接眼レンズ系と，(c)前記ハウジングの前記第２の端部内に配置される対物レンズ系と，を備え，前記対物レンズ系は，少なくとも１つの非球面プラスチックレンズを備える，拡大ルーペ。」
イ相違点
(ｱ)相違点１


前記「対物レンズ系」が，
本願発明では，「機械的損傷及び／又は化学的損傷から保護され」るものであり，その「非球面プラスチックレンズ」が，「(1)前記対物レンズ系の一部である少なくとも１つのガラスレンズであって，該ガラスレンズは前記非球面レンズと前記ハウジングの前記第２の開口との間に位置決めされ，２つの平坦な表面を有している少なくとも１つのガラスレンズ，又は(2)前記非球面レンズと前記ハウジングの前記第２の開口との間に位置決めされ，２つの平坦な表面を有している少なくとも１つの使い捨てプラスチックレンズ，によって保護され」るものであるのに対し，引用発明では，そのような保護手段を備えない点。
(ｲ)相違点２
前記「対物レンズ系」の「両レンズ」が，
本願発明では，「一方の側面が平面であり，ハウジングの上端を平坦に設計可能であり，該両レンズの上部のみにおいてレンズの半径１０～６０％が切除されて」
いるのに対し，
引用発明では，対物レンズ系は１枚のレンズであり，一方の側面が平面になっておらず，レンズの上部が切除されてもいない点。
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（周知技術３の認定の誤り）
審決は，周知技術３について，「本願優先日前において，外科用又は手術用の拡大鏡の対物レンズにおいて，対物レンズの上部を直線状又は円弧状にカットオフし非円形の形状を採用することは周知であった」と認定した。しかし，甲３の１文献ないし甲３の３文献に記載された周知技術は，いずれも，メガネのような器具の下側部に拡大鏡が設置され，使用者が視線を下に向けたときちょうどルーペに視線の中心部がいき，使用者は，小さなルーペを透して対象物の拡大物をみることができる器具というものに限定される。また，対物レンズは，いずれも正面視で上下対称に非円形の形状にするという技術が示されてはいるが，甲３の３文献には，横からみた形状（横断面）において，上部及び／又は下部について，対物レンズの半径の一部が切除されることは開示されていない。甲３の１文献ないし甲３の３文献からは，横からみた形状（横断面）において対物レンズの半径の一部が切除されるという技術は得られない。
本願発明と甲３の１文献に記載された事項との差異は，①本願発明は，メガネ全体がルーペである拡大鏡であるのに対し，甲３の１文献においては，ルーペ部は，メガネの下側部に設置された極小さな覗きルーペの形状であること，②本願発明は，視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した状態で，視野は，ルーペを透してである形態であるのに対し，甲３の１文献においては，ルーペ部の対物レンズから視野は完全に外れる機能であること，③本願発明は，ルーペ部の対物レンズの上部のみの半径が一定割合で切除されており，上下非対称であるのに対し，甲３の１文献においては，ルーペ部の対物レンズは上下対称であり，レンズの半径が切除されていることの開示はないこと，という点に集約され，甲３の２文献及び甲３の３文献についても同様である。
甲３の１文献ないし甲３の３文献に記載された周知技術における対物レンズは，極めて小さく，しかも視線中心より下にあり，その対物レンズの上端部は，レンズの半径が一部切断（横断面からみて）されておらず，レンズの周辺端部として収束しており，実質的にルーペを透した視線で対象物をみても拡大効果は十分ではない。一方，本願発明においては，視線中心は，対物レンズの範囲にあり，しかもその上端部は，レンズの半径が一部切断（横断面からみて）されており，その端部近くでさえ，十分な対象物の拡大効果を達成することができるという格別の効果がある。したがって，審決の周知技術３の認定には誤りがある。
２取消事由２（相違点２に関する判断の誤り）
(1)審決は，本願発明において，「対物レンズ系の両レンズが，一方の側面が平面であり，ハウジングの上端を平坦に設計可能であり，該両レンズの上部のみにおいてレンズの半径１０～６０％が切除されて」いることによる作用効果は，ユーザが拡大ルーペ又は立体拡大ルーペ越しに見るために眼を上げると，視野が顕著に増大することであるところ，周知技術３も同様の作用効果を奏することは明らかである旨指摘する。
しかし，原告は，この指摘には同意できない。周知技術３と本願発明の効果の差異は，要約すると，①周知技術３で設置された拡大鏡は，いずれも視線中心より下にあり視線を下に落としたときのみ，拡大された対象をみることができるという極めて限定された小さな視野での拡大効果であるのに対し，本願発明の視線中心は拡大鏡のレンズ範囲内にあり，非常に大きな視野範囲で拡大された対象をみることができる，②周知技術３の拡大鏡のレンズは，上部も下部も，レンズの半径が一定割合で切除されたものでなく，その端部上側も下側も収束形状（徐々に細くなっていく形状）であり，その結果，拡大鏡を通してみる対象の拡大物は，その周辺端部付近では十分な拡大効果を確保できないのに対し，本願発明では，レンズの上側端部のみのレンズ半径が一定割合で切除されているので，その端部周辺でさえ，十分な拡大図の視野確保が可能である，ということである。
このように，周知技術３と本願発明は，拡大鏡内に視野があるときに格別の効果の差を生じており，審決はこの点を看過している。
また，本願発明は，「使用者が一旦目を上げて拡大ルーペ越しに見ると視野を増加させるという目的を達成するが，それは好都合なことに拡大ルーペの視野の減少をほんのわずかに留める。」という効果を奏するが（本願明細書の段落【００２２】参照），その意味は，拡大ルーペを透して対象物をみたときに，その上端部周辺においてさえ十分な拡大ルーペの視野を確保できるということである。そのために必要な構成要素は，レンズの半径を上部のみ一定割合で切除することであり，当該効果は，引用発明に周知技術３を適用しても到底達成できない。(2)引用発明に周知技術３を適用したとしても，下記のＣの場合は，引用発明と実質的に変わらず，Ｄのみが本願発明と比較態様となるが，Ｄによると，ルーペとしての使用時に，視線中心は，ルーペ部上端部より上にあり，その端部は，レンズの半径が切除されたものではなく，通常のレンズとしての収束形であることから，ルーペ部を通した対象物の拡大視野は，視野自体が小さく，さらに端部周辺では極めて限定されてしまう。この結果，周知技術３を引用発明に適用しても，本願発明の作用効果は得られず，上記適用は不可能である。
そうすると，周知技術３を引用発明に適用する際に，レンズの上部のみをカットオフすることが，当業者が適宜なし得る程度のことであるとの審決の判断は完全に否定される。


(3)甲３の１文献ないし甲３の３文献には，ルーペの対物レンズの半径の上部の一部を切除する内容が記載されておらず，また，視線を下げたときのみに拡大鏡として機能するという周知技術３の開示内容では，対物レンズの半径の上部のみを切除するという事項でさえ，ヒントすらもたらすものではないので，その切除割合をいくらにするかなど，周知技術３をもとにしては，到底当業者には及び得ない発明事項である。
(4)また，これに加えて，周知技術３の技術思想は，術者が視線を落としたときにのみ，視線が透る位置に小さなルーペを設置し，それによって拡大図を得ることのみであるから，引用発明に周知技術３を適用して，万が一，ルーペ部を切除するという思想を思いついたとしても，当業者が認識できる技術思想は，引用発明の「ルーペ部の下側部のみを残すようにレンズを切除する（つまり視線を下げたときのみルーペ部を視線が透る）」という程度で，本願発明のレンズの上部のみにおいてレンズの半径１０～６０％を切除する（つまり，視線をあげたときのみルーペ越しにものをみる）という技術思想をもたらすことはない。(5)したがって，引用発明に周知技術３を適用しても，本願発明の相違点２に係る構成には容易に想到することができないから，審決の相違点２に関する判断には誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（周知技術３の認定の誤り）に対し
(1)原告は，審決の周知技術の認定判断には誤りがある旨主張する。しかし，その根拠は，いずれも，本願の特許請求の範囲の記載や本願明細書の記載，あるいは技術常識に基づくものではないから，原告の上記主張は失当である。ア原告は，上記主張の根拠として，本願発明は，メガネ全体がルーペである拡大鏡であるのに対し，周知技術３を示すために例示された甲３の１文献ないし甲３の３文献におけるルーペ部（拡大鏡）は，いずれもメガネの下側部に設置された極小さな覗きルーペの形状であり，相違することをあげる。しかし，本願の請求項１の記載によれば，本願発明は，拡大ルーペの眼鏡への配置や，使用者の視線との位置関係を規定する事項を何ら含んでいない。本願明細書の請求項１２ないし１６，【０００１】ないし【０００３】，【００２０】，【００２１】の各記載から，本願発明の拡大ルーペは，ハウジングが，フェイスシールド，ヘッドバンド，及び眼鏡から成る群から選択される「ユーザ装着可能装置」に取り付けられる態様，特に，前記「ユーザ装着可能装置」の「透光性素子」に取り付けられる態様を含むものであって，本願発明が「メガネ全体がルーペである拡大鏡である」もののみを指していないことは明らかである。したがって，原告の上記主張は，本願の特許請求の範囲の記載や本願明細書の記載に基づかない主張であり，失当である。
イまた，原告は，本願発明は，視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した状態で，視野は，ルーペ越しである形態であるのに対し，周知技術３を示すために例示された甲３の１文献ないし甲３の３文献においては，ルーペ部の対物レンズから視野は完全に外れる形態であり，相違することをあげる。
しかし，本願発明は，拡大ルーペの眼鏡への配置や，使用者の視線との位置関係を規定する事項を含んでいない。
本願発明の拡大ルーペは，本願明細書の記載によれば，拡大ルーペのハウジングが，フェイスシールド，ヘッドバンド，及び眼鏡から成る群から選択される「ユーザ装着可能装置」の「透光性素子」に取り付けられる態様を含むものであるところ，当該態様においては，拡大ルーペのハウジングが「ユーザ装着可能装置」の「透光性素子」に取り付けられる位置によって，視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した状態で，視野がルーペ越しになることも，ならないこともある。したがって，原告の上記主張は，本願の特許請求の範囲の記載や本願明細書の記載に基づかない主張であり，失当である。
ウさらに，原告は，根拠として，本願発明は，ルーペ部の対物レンズの上部のみの半径が一定割合で切除されており，上下非対称であるのに対し，周知技術３を示すために例示された甲３の１文献ないし甲３の３文献には，ルーペ部の対物レンズは上下対称であり，レンズの半径が切除されていることの開示はないことをあげる。
甲３の１文献ないし甲３の３文献には，対物レンズを横からみたときの形状（横断面）が，レンズの半径が上部及び／又は下部で一部切除されているとの明記はない。しかし，対物レンズを前方（正面）から見てその上端部及び下端部が直線状又は円弧状であることは，甲３の１文献の第１図及び第４図，甲３の２文献の第１図及び第３図，甲３の３文献の図３Ａ及び図３Ｂから見てとれる。さらに，甲３の１文献ないし甲３の３文献全体の記載から，次に述べるとおり，同文献の対物レンズは，正面から見て真円形状で，かつ，光軸に対し回転対称であるレンズ（すなわち，光軸を含むどのような断面を採っても，その断面形状（曲率）が一致するレンズ）の上下をカットオフした形状のレンズであることを当業者であれば理解するものである。
甲３の１文献ないし甲３の３文献の上下対称な対物レンズが，光軸に対し回転対称のレンズをカットオフ（切除）して形成されたものではなく，光軸を含む断面の方向によって断面形状（曲率）が異なるレンズ（一例として，正面から見て左右方向（ｘ方向）の断面と，同じく上下方向（ｙ方向）の断面とで，曲率が異なる乱視矯正用のトロイダルレンズのようなもの）として形成されたものであるとすると，ｘ方向とｙ方向とで倍率（曲率に依存する）が異なる値となり，正視の者（眼に近視，遠視，乱視等の屈折異常がない者）が見ると，乱視でない者が乱視矯正用の眼鏡をかけてみたときのように，当該対物レンズを透して見た像は歪んでしまって，手術に用いることが想定される甲３の１文献ないし甲３の３文献の拡大鏡としては使い物にならないこととなるのは当業者にとって明らかである。したがって，甲３の１文献ないし甲３の３文献の対物レンズを横からみたときの形状（横断面）が，光軸に対し回転対称のレンズの半径が上部及び下部で一部をカットオフ（切除）された形状であることは，甲３の１文献ないし甲３の３文献全体の記載に鑑みて，当業者であれば理解できることである。さらに，対物レンズを半径の上部及び下部において一部カット（切除）して，対物レンズを正面から見たときの上下長を短くすることにより，ルーペ越しの視界がルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積を減らしてルーペ越しに物体を見易くすることは，当業者には周知の事項である。


また，対物レンズの上部及び下部を共に切除した形状とすれば，上部のみを切除した形状とする場合に比べて当該対物レンズの上下長はより短くなり，その結果，ルーペ越しの視界がルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積はより狭くなるが，切除した形状とするための工程が増えることとなる。上下ともに削除してルーペ越しの視界をさらに広げようとすれば，工程の追加が必要となりコストアップとなるとともに，削除する程度によってルーペを透して見られる視野が減ることも当業者には明らかである。
したがって，原告の上記主張は，拡大ルーペ用のレンズに係る技術常識に基づくものではなく，失当である。
(2)甲３の１文献ないし甲３の３文献の対物レンズの上端部は，レンズの半径が（横断面からみて）一部カットオフ（切断）された形状であり，レンズの周辺端部として収束しているとはいえないから，周知技術３において拡大効果が十分ではないとの原告の主張もまた，その前提において失当である。
(3)以上のとおり，取消事由１は理由がない
２取消事由２（相違点２に関する判断の誤り）に対し(1)ア原告は，周知技術３で設置された拡大鏡は，いずれも視線中心より下にあり視線を下に落としたときのみ，拡大された対象をみることができるという極めて限定された小さな視野での拡大効果であるのに対し，本願発明の視線中心は拡大鏡のレンズ範囲内にあり，非常に大きな視野範囲で拡大された対象をみることができる旨主張する。
しかし，本願発明は視野中心が拡大鏡のレンズの範囲内にある拡大ルーペのみを指していないことは明らかであるから，原告の上記主張は，その前提において失当である。
イまた，原告は，周知技術３の拡大鏡のレンズは，上部も下部も，レンズの半径が一定割合で切除されたものでなく，その端部上側も下側も収束形状（徐々に細くなっていく形状）であり，その結果，拡大鏡を通してみる対象の拡大物は，その周辺端部付近では十分な拡大効果を確保できないのに対し，本願発明では，レンズの上側端部のみのレンズ半径が一定割合で切除されているので，その端部周辺でさえ，十分な拡大図の視野確保が可能である旨主張する。しかし，甲３の１文献ないし甲３の３文献の拡大鏡の対物レンズは，上部も下部もレンズの半径が一定割合でカットオフ（切除）された形状であって，その端部上側も下側も「収束形状（徐々に細くなっていく形状）」ではない。仮に，原告が主張するような「収束形状」であるとすると，乱視矯正用のトロイダルレンズのような形状となり，正視の者が見ると，乱視でない者が乱視矯正用の眼鏡をかけてみたときのように，当該対物レンズを透して見た像は歪んでしまうこととなり，手術に用いることが想定される拡大鏡としては，対物レンズを透して見た像が歪んでしまうものでは使い物にならないことは当業者には明らかである。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ウ本願発明の「この除去によって，本発明の拡大ルーペ又は立体拡大ルーペの視野はわずかに低減するが，それによって，ユーザが拡大ルーペ又は立体拡大ルーペ越しに見るために眼を上げると，視野は顕著に増大する」（本願明細書の【００２２】参照。）という効果は，引用発明に周知技術３を適用することにより奏する効果から予測することができた程度のものである。
したがって，この点に関する原告の主張についても理由がない。(2)原告は，周知技術３を引用発明に適用した場合，ルーペとしての使用時に，視線中心は，ルーペ部上端部より上にあり，その端部は，レンズの半径が切除されたものではなく，通常のレンズとしての収束形であることから，ルーペ部を通した対象物の拡大視野は，視野自体が小さく，さらに端部周辺では極めて限定されてしまう旨主張する。
しかし，周知技術３を引用発明に適用した場合の「端部」は，「レンズの半径が切除されたものではなく，通常のレンズとしての収束形である」ということはできない。
(3)原告は，甲３の１文献ないし甲３の３文献には，ルーペの対物レンズの半径の上部の一部を切除する内容が記載されておらず，また，視線を下げたときのみに拡大鏡として機能するという周知技術３の開示内容では，対物レンズの半径の上部のみを切除するという事項でさえ，ヒントすらもたらすものではないので，その切除割合をいくらにするかなど，周知技術３をもとにしては，到底当業者には及び得ない発明事項である旨主張する。
しかし，対物レンズを半径の上部及び下部において一部カット（切除）して，対物レンズを正面から見たときの上下長を短くすることにより，ルーペ越しの視界がルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積を減らしてルーペ越しに物体を見易くすることは，当業者には周知の事項であり，引用発明において，拡大鏡のハウジングが邪魔にならないようにするために，周知技術３を採用することは，容易に想到し得る。
また，対物レンズの上部及び下部を共に切除した形状とすれば，上部のみを切除した形状とする場合に比べて当該対物レンズの上下長はより短くなり，その結果，ルーペ越しの視界がルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積はより狭くなるが，切除した形状とするための工程が増えることとなる。上下ともに削除してルーペ越しの視界をさらに広げようとすれば，工程の追加が必要となりコストアップとなるとともに，削除する程度によってルーペを透して見られる視野が減ることも当業者には明らかであるから，引用発明に周知技術３を適用する際，工程の簡略化やコストを考慮して，対物レンズを切除する部分を設定することは，当業者が適宜なし得た程度のことである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(4)原告は，周知技術３は，本願発明の“レンズの上部のみにおいてレンズの半径１０～６０％を切除する（つまり，視線をあげたときのみルーペ越しにものをみる）という技術思想をもたらすことはない旨主張する。しかし，「対物レンズの上部のみにおいて，レンズの半径１０～６０％を切除すること」を，引用発明において適用することは，周知技術２及び周知技術３の開示内容から容易想到であるし，また，本願発明が，引用発明並びに周知技術２及び周知技術３からみて，格別の効果を奏するものとはいえない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(5)以上によれば，相違点２に関する審決の容易想到性の判断に誤りはなく，取消事由２は理由がない。
第５当裁判所の判断
１本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば，本願発明は，光学機器に関し，特に，歯科医及び外科医が装着するもののような拡大ルーペ，立体拡大ルーペ及び拡大観察器に関するものである（段落【０００１】）。


拡大観察器は，一般的に眼鏡フレーム又はヘッドバンドに結合される１つ又は複数の光学ルーペを含むもので，医師が長時間にわたる外科手術，及び手作業の正確さを必要とする他の手技の間使用するため，軽量，快適であるとともに，高い解像度を提供しながら良好な明瞭性及び広い視界を提供することが重要である（段落【０００２】，【０００３】）。しかし，ガリレイ設計のものは，著しい色収差（「カラーリング」）を生じ，「エッジ間」明瞭性を欠き，像品質は悪い（段落【０００４】）。ケプラー設計のものは，プリズムを使用して「エッジ間」明瞭性を増強するが，プリズムによって重量が増加する（段落【０００６】）。非球面レンズは，ガリレイ設計において通常使用される従来のレンズと比較してはるかに少ない色収差を呈するとともにともにより優れた「エッジ間」明瞭性を提供するが，非球面ガラスレンズは，今日でもなお研削及び研磨することが困難であるため高価であり，他方，非球面プラスチックレンズは，射出成型によって生成することができ，鋳型が利用可能になればすぐに非球面ガラスレンズよりもはるかに安価に製造されるが，機械的損傷，熱損傷又は科学的損傷を受けやすく，特に洗浄の間に容易にすり切れるか，すり減るか，有機溶媒の影響を受けるか，又は他の態様で損傷を受け，無菌状態を必要とする厳しい臨床環境において使用するには適していない（段落【０００７】）。そこで，本願発明は，軽量であると共に良好なエッジ間明瞭性を提供するものである（段落【０００８】）。
本願発明は，(a)第１の開口を有する第１の端部及び第２の開口を有する第２の端部を有するハウジングと，(b)ハウジングの第１の端部内に配置される接眼レンズ系と，(c)ハウジングの第２の端部内に配置される対物レンズ系とを備え，対物レンズ系は，少なくとも１つの非球面プラスチックレンズを備え，非球面プラスチックレンズは，(1)対物レンズ系の一部である少なくとも１つのガラスレンズであって，該ガラスレンズは非球面レンズとハウジングの第２の開口との間に位置決めされ，２つの平坦な表面を有している少なくとも１つのガラスレンズ，又は(2)非球面レンズとハウジングの第２の開口との間に位置決めされ，２つの平坦な表面を有している少なくとも１つの使い捨てプラスチックレンズ，によって機械的損傷及び／又は化学的損傷から保護されるものであり，この構成とすることで，軽量であると共に良好なエッジ間明瞭性を提供することができる（段落【０００９】，【００２５】）。
また，本願発明は，対物レンズ系の両レンズが，一方の側面が平面であり，ハウジングの上端を平坦に設計可能であり，該両レンズの上部のみにおいてレンズの半径１０～６０％が切除されるものであり，この構成とすることで，ハウジングの上部は，円形の設計を有する標準的な拡大ルーペよりはユーザの邪魔にならず，ユーザが拡大ルーペ越しに見るために眼を上げると，視野は顕著に増大する（段落【００２２】）。
(2)引用発明
ア引用例（甲４。日本語訳）には，次のとおりの記載がある（図面については，別紙引用例図面目録参照）。
「本発明は，重量は軽いが十分な色収差補正が可能であり，さらに広い視野が得られるという，望遠鏡または拡大鏡に最適な光学システムを提供することを目的としている。
上記の目的は，本発明によれば，請求項１に記載の特徴を有する光学システムによって達成される。本発明の光学システムは，その接眼レンズ側の表面に画像回折構造が配されている１個の対物レンズを具備する。これにより，短い焦点距離と十分な色収差補正能の両方を備えた比較的薄いレンズを実現できる。
・・・
対物レンズとしては平凸レンズを想定することが好ましく，この場合回折構造は平坦面に配置される。特に回折構造は非球面状にカーブした面の上に配される。このようなレンズ１枚を使うと，色収差補正だけでなく１/４波長収差と角度収差も強く補正できるようになる。
・・・
対物レンズおよび接眼レンズは，同じ材料からできていることが好ましい。こうして作られた光学システムでは，この方法によって特に効率的な収差補正が可能となることが示されている。
材料としては，熱可塑性ポリマー，特にポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を想定すると好都合であり，この材料は対物レンズ射出成形時に，対物レンズ上に回折構造を作ることを可能にする。別の好適実施例では，本発明は接眼レンズだけでなく対物レンズにも一体的にチューブが形成され，これらは連結して光学システム全体のハウジングを形作る。これにより，光学システムの特に経済的な製造が可能となる。」
「図１によれば，望遠鏡または拡大鏡４の光学レンズ２はそれぞれ光学システム６を具備しており，その光軸は，例えばドイツ国特許第ＤＥ３５３０６４９Ｃ２号に記載されている方法を用いて，眼鏡使用者の眼軸に合わせて調整されている。光学システム６は，図２に描かれている実施例によると，対物レンズ８と，少なくとも回折性の凸面型の画像面１０を有し，被写体の直立像を作り出す両凹型の接眼レンズ１２を配したガリレイ望遠鏡である。
接眼レンズ１２側の対物レンズ８の表面１４は平面である。別の好適施態様では，表面１４は，更に色収差を補正するため，特に球面収差を補正するために，わずかにカーブした非球面であってもよい。表面１４には，図面には描かれていない回折構造が具備されており，これにより比較的薄いレンズでも短い焦点距離を可能にしている。
対物レンズ８および接眼レンズ１２は熱可塑性材料からできており，特にプラスチック射出成形によって一つの作業工程で別々に作られる。対物レンズ８だけでなく接眼レンズ１２にも，それぞれチューブ１６ないし１８が一体式に形作られており，それを使って対物レンズ８と接眼レンズ１２は相互連結することができる。チューブ１６，１８はその表面を荒肌加工されており，同時に光学システム６のハウジングも形作っている。光学システム６は，クランピングリングの助けを借りて，光学レンズ２に作られた開口部に固定される。」
イ引用発明の認定
引用例の上記記載によれば，引用発明は，前記第２の３(1)のとおりであると認められる。
２取消事由１（周知技術３の認定の誤り）について
(1)審決の認定
審決は，外科用又は手術用の拡大鏡の対物レンズにおいて，該対物レンズの（正面視で）上部を直線上又は円弧状にカットオフしてなる非円形状の形状を採用することは周知である（周知技術３）と認定した。
(2)甲３の１文献に記載された事項
ア甲３の１文献（甲３の１）には，次の記載がある（図面については，別紙甲３の１文献図面目録参照）。
「本考案は神経外科，眼科，心臓外科，整形外科等に於て使用される手術用拡大眼鏡に関する。」（１頁１４行ないし同頁１５行）