(ア)本件各発明の効果
本件明細書の記載によれば，本件各発明においては，「豆乳発酵飲料において，ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであり，ペクチン及び大豆多糖類を含む」という構成を採用することにより，ペクチン及び大豆多糖類の添加によって高くなった粘度が，（上記構成の範囲内で）ペクチン及び大豆多糖類の割合を多少変えた場合でも粘度の急激な低下を生じることなく，ほぼ一定の粘度を保つことができるようになり，良好な分散状態を保つことができ，ひいてはタンパク質成分等の凝集が抑制されるという効果が奏される。また，本件明細書の記載によれば，本件各発明においては，①ペクチンの添加量を２０～６０質量％とした場合，酸味が抑制される効果を奏するとともに，後味がより優れるという効果を奏する，②ペクチンの添加量を３０～６０質量％とした場合，上記①の効果に加え，口当たりが優れるという効果を奏する，③ペクチンの添加量を３０～５０質量％とした場合，上記②の効果に加え，特に酸味が抑制される，という効果が奏される。
(イ)本件発明１の構成を採用することにより，タンパク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化することに加え，酸味の抑制効果及び後味に優れるという効果を奏する（上記①）。このうち，特に酸味の抑制及び後味に優れるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であり，また，引用例１その他の証拠にそのような記載はない。
したがって，本件発明１は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏するものである。
エ小括
以上より，本件発明１は進歩性が認められるというべきである。
〔被告の主張〕
ア原告の主位的主張について
(ア)原告は，審判段階において本件審決の相違点の認定につき争っていない。すなわち，主位的主張は，本件審判段階で審理の対象とされたものではないことから，審決取消訴訟において審決の違法事由として主張することは認められない。(イ)審決取消訴訟の対象である特許発明と引用発明との相違点の認定については，「発明の技術的課題の解決の観点」を考慮し，「まとまりのある構成を単位として認定」することが相当である。特に，「発明の技術的課題の解決の観点」から「技術的意義が同一であるとはいえない」構成については，「まとまりのある構成」であるとはいえない。
本件においては，以下のとおり，本件明細書の開示に鑑みても，相違点１－１～１－４に係る構成は，「技術的意義が同一であるとはいえない」構成であるから，「まとまりのある構成」とはいえない。
本件明細書の実施例では，ｐＨ，粘度，及びペクチンと大豆多糖類の添加量総量に対するペクチンの添加量は別々のパラメータとして取り扱われ，これらのパラメータは豆乳発酵飲料の組成として個別に記載がされており，それぞれの寄与するメカニズムも異なるものと考えられている。そうすると，これらのパラメータの組合せが「発明の技術的課題解決の観点から，まとまりのある構成」であるとは認められない。
そもそも，本件発明１による課題の解決との関係からは，これらのパラメータについて特許請求の範囲に記載された数値範囲に限定することに技術的意義はない。すなわち，本件明細書によれば，豆乳発酵飲料のｐＨとして本件発明１の構成を採用したことによる効果として，タンパク質成分等の凝集が抑制されているとはいえないし，本件発明１の範囲外のｐＨの場合でも，粘度は本件発明１の範囲内にあるものがあることなどから，本件発明１の構成において「粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであ」ると数値範囲を選択していることの技術的意義も認められない。そうすると，これらのパラメータの組合せをもって「発明の技術的課題解決の観点から，まとまりのある構成」であるとは認められない。
加えて，実施例のサンプルはいずれも豆乳発酵飲料であり，豆乳発酵飲料でない場合に本件発明１の効果が得られないことは示されていない。ペクチンと大豆多糖類によるタンパク質成分等の凝集抑制の効果は，あくまで成分たるタンパク質に対するものであり，その効果が確認されるのは豆乳発酵物に限定されるものではない。したがって，豆乳発酵飲料であることについても，上記各パラメータとの組合せが，まとまりのある構成であるとはいえない。
(ウ)仮に，相違点１－１～１－４を１つのまとまりのある構成と見たとしても，上記のとおり，本件発明１は技術的意義に乏しく，そもそも保護の必要性に欠ける。
イ予備的主張について
(ア)相違点１－１について
ａ本件明細書記載の官能評価試験の方法は，本件明細書によれば，「訓練されたパネル」による「VisualAnalogueScale   法」によるものと理解できる。しかし，「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当たりの滑らかさ」といった異なる官能評価項目について，それぞれVisual   AnalogueScale法における評価の基準については記載がなく，また，評価に当たりパネル間で判断基準を共通にするなどの手順が踏まれたことや各パネルの個別の評点についても記載されていない。このため，本件明細書からは，原告が実施した各官能評価項目の評価方法が合理的であったと認めることはできない。
そうすると，本件明細書記載の官能評価試験の結果からは，「酸味が抑制される効果」，「後味がより優れるという効果」，「口当たりが優れるという効果」及び「特に酸味が抑制される」といった効果が得られることが裏付けられているとはいえない。


ｂ仮に，本件明細書記載の官能評価試験の結果が合理的な評価方法に基づくものであったとしても，VisualAnalogue    Scale法における評点の基準が明らかにされていない以上，当該数値範囲内にあることで酸味が抑制されていると理解することはできない。また，原告の主張するペクチン添加割合の範囲内で認められる評価項目の評点は，それらのペクチンの添加割合の範囲内にない場合でも同様のスコアが示されている。このため，原告が主張するペクチンの添加割合の範囲内とすることにより風味や味，口当たりに対する効果が奏されているとは認められない。ｃまた，ｐＨ４．５未満の全域で効果が認められる必要がないとしても，実施例にはｐＨ４．３の場合でさえ有利な効果が示されているとはいえず，ｐＨ４．５未満（例えばｐＨ４．４）の場合に，原告が主張する有利な効果が得られていることの根拠としては不十分である。同様に，仮に技術常識から限定される豆乳発酵飲料としてあり得るｐＨの下限が４．１であったとしても，ｐＨ４．５未満である場合に有利な効果が得られていることの根拠としては不十分である。さらに，原告は「酸味の抑制効果等はｐＨが０．１程度変動することで大きく変わることも考えにくい」とするが，具体的な根拠は示されていない。むしろ，当業者の技術常識からすればｐＨが０．１低下することは酸味抑制に強く影響を与えることが推測されるし，原告自身，本件明細書ではｐＨが０．２変動することで粘度の急激な低下が起こる旨を説明しており，ｐＨの変動に関して自己に都合の良いように矛盾した主張をしている。
加えて，そもそも，豆乳発酵飲料の酸味や味は，発酵させる豆乳の種類・濃度，使用する乳酸菌の種類，用いるペクチンや大豆多糖類の種類等，様々な要因によって変動するところ，本件明細書記載の実施例では，試験例１で製造された特定の豆乳発酵飲料のみが用いられている。このような特定の豆乳発酵飲料において，仮に原告が主張する「酸味が抑制され，後味に優れる」との効果が得られるとしても，そのような効果が本件発明１の構成を組み合わせて採用されたあらゆる豆乳発酵飲料において得られると理解することはできない。
(イ)相違点１－２について
消費者の嗜好に従い飲料の粘度が変化することがあるとしても，一般的に，同一のブランド名での製品として販売する以上は「粘度が顕著に変更されたとは考え難い」とすることが当業者の技術常識である。
したがって，本件審決が，本件特許出願日前から測定時まで同一のブランド名で販売されている製品である甲１３及び１７記載の粘度を根拠として本件特許出願時の市販飲料が採用している粘度の数値範囲を認定したことは適切である。また，甲１３及び５６の測定結果からは，蛋白飲料の粘度測定の結果自体，その特性としてある程度幅のある値が得られるものと考えられる。このことに鑑みれば，本件発明１の粘度の数値範囲の値は，消費者に受け入れられる飲料の粘度の数値範囲として普通のものであり，当業者が消費者に受け入れられる飲料とするために適宜なし得る設計事項にすぎない。
(ウ)相違点１－３について
本件審決が容易想到性の判断の根拠としたのは引用例１の明細書中の記載であり，当該明細書に記載された数値範囲からペクチンと大豆多糖類の数値の下限同士，上限同士の組合せを選択した結果ではない。当該明細書の記載からは，当業者であれば，本件審決が判断したようなペクチン及び大豆多糖類の組合せを認識するのであり，ペクチン及び大豆多糖類の数値範囲のそれぞれの上限と下限の組合せを当業者があえて選択することを示唆する記載は認められない。また，引用例１の実験例２は脱脂粉乳であるが，引用発明１－１は「粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品における蛋白質粒子の凝集，沈殿，相分離などの欠点を防止する」という課題を解決する酸性蛋白食品に関するものであり，この酸性蛋白食品には，脱脂乳や，豆乳を含む動植物性蛋白を乳酸菌発酵させた発酵乳を原料として製造されたものが含まれる。引用発明１－１の酸性蛋白食品において，その原料である動植物性蛋白が脱脂乳であるか，豆乳を乳酸菌発酵させたものであるかという違いは課題解決に影響するものではなく，引用発明１－１の酸性蛋白食品は，脱脂乳を用いた酸性飲料のみならず豆乳発酵飲料をも含むことは，当業者であれば容易に理解できる。
さらに，甲６記載のとおり，ペクチンと大豆多糖類によるタンパク質成分等の凝集抑制の効果はあくまで成分たるタンパク質に対するものであり，その効果が確認される点では脱脂粉乳も豆乳発酵物も同じである。
加えて，引用例１には，「ＨＭペクチンと大豆多糖類を『併用』する」ことを示唆した上で，ペクチンと大豆多糖類の添加量に関してそれぞれ特定した記載があることから，引用発明１－１は当然にペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対するペクチンの添加量をコントロールしているものである。また，甲６に示されているように，タンパク質を含む酸性飲料において，ＨＭペクチンと大豆多糖類の配合割合を調整することによってタンパク質の安定化に対する相乗効果が得られることは，本件特許出願日以前に公知であった。
(エ)相違点１－４について
引用例１【０００５】，【０００７】の記載からは，「動植物性蛋白」には豆乳を発酵させた発酵乳が含まれること，「酸性蛋白飲料」は豆乳を発酵させた発酵乳が含まれる「動植物性蛋白」を原料としていることは，文言上明らかである。これに対し，何ら根拠なく「発酵乳」の記載を分類し，引用例１に記載のない「通常の発酵乳」という概念を取り入れ，同様に豆乳の発酵物の風味の違いを根拠として「酸性蛋白食品」には含まれないなどとする原告の主張は，引用例１の記載に基づくものでない。
ウ本件各発明の効果について
前記ア(イ)のとおり，豆乳発酵飲料のｐＨとして本件発明１の構成を採用したことによる効果としてタンパク質成分等の凝集が抑制されているとはいえず，また，本件発明１に係る粘度の範囲についても，その数値範囲の選択に技術的意義は認められない。本件明細書記載の官能評価試験の結果も，酸味抑制効果，後味がより優れるという効果，口当たりが優れるという効果，特に酸味が抑制されるといった効果を裏付けるものとはいえない（前記イ(ア)）。
⑵取消事由１－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア主位的主張
(ア)前記⑴〔原告の主張〕アと同様の理由から，本件発明１と引用発明２－１の相違点は，以下の相違点２－Ａである。


相違点２－Ａ：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであり，かつ，ペクチンに加え大豆多糖類を含み（但し，ペクチン及び大豆多糖類が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。），ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質量％であるのに対して，引用発明２－１では，粘度が不明であり，また，大豆多糖類を含まない点。
(イ)引用発明２－１が本件発明１に至るには，大豆多糖類を添加し，ペクチンの添加量を所定の割合に調整し，最終的な粘度を所定の範囲内に限定しなければならない。上記各構成を容易に想到し得なかったことは，前記⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様である。
また，そもそも引用例２は，豆乳の乳酸菌による発酵，飲料等への利用及び豆乳製品に使用するフレーバーに関して述べられた文献であり，酸味の抑制という課題ないし効果の発想が存在しないし，ｐＨの範囲の限定，粘度の限定，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の比率の調整といった各構成を同時に適用することで酸味を抑制するという効果が生じることについても，一切記載はない。そうすると，引用発明２－１につき相違点２－Ａに係る本件発明１の構成を同時に採用することは，容易でなかったというべきである。
イ予備的主張
仮に相違点２－１及び２－２の認定に誤りがないとしても，以下のとおり，引用発明２－１から各相違点に係る本件発明１の構成に想到することは容易でない。
(ア)相違点２－１について
前記⑴〔原告の主張〕イ(イ)と同様である。
(イ)相違点２－２について
ａ引用発明２－１は，発酵豆乳入りウォータータイプ処方例として記載された清涼飲料水であり，そもそも沈殿防止（安定性向上）の要求はそれほど高くない。しかも，引用発明２－１は，２％ＨＭペクチン溶液１５％の添加により充分な安定性効果を発揮できていると考えられるため，更なる安定性向上を図るという課題は存在しない。
また，引用例１にはＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用することが記載されているが，併用したことによる効果として，酸性乳飲料の糊状感が改善されると共に沈殿，上澄みが生じないことが記載されているのみである。他方，引用発明２－１は糊状感という課題はなく，更なる安定性向上を図るという課題もない。このため，引用発明２－１につき，引用例１を参酌して，２％ＨＭペクチン溶液をＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の併用に置き換える動機付けは存在しない。さらに，引用例１からはＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用するという思想が読み取れるだけであり，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対するペクチンの添加量をコントロールするという思想は読み取れない。したがって，引用発明２－１につき，引用例１を参酌することは考えられない。ｂ甲４には，ペクチン及び大豆多糖類を併用した酸性豆乳飲料の例が記載され，その効果として風味を損なうことなく優れた品質安定化をもたらすことが記載されている。他方，引用発明２－１は，風味が損なわれていることをうかがわせる記載も，更なる安定性向上を図るという課題もない。このため，引用発明２－１につき，甲４を参酌して，２％ＨＭペクチン溶液をＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の併用に置き換える動機付けは存在しない。
また，甲４記載の発明はｐＨ４．５～５．２に調整した酸性豆乳飲料を前提とするものであり，当該文献に記載された技術手段もその前提に沿って理解する必要があることから，仮に甲４の製品２０及び２１を参照してペクチン及び大豆多糖類を併用した場合，ｐＨも４．５～５．２に調整するのが自然である。ところが，その場合，本件発明１の「ｐＨが４．５未満である」との構成を満たさなくなるため，本件発明１の構成に想到することはない。
さらに，甲４からは，「ｐＨが４．５未満である」との構成を維持したままペクチン及び大豆多糖類を併用することや，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対するペクチンの添加量をコントロールするという思想も読み取れない。ｃ甲６には，酸乳飲料で大豆多糖類とＨＭペクチンを併用したことで安定化効果が向上すること（沈殿率が低下すること）が記載されている。他方，引用発明２－１には更なる安定性向上を図るという課題はない。このため，引用発明２－１につき，甲６を参酌して，２％ＨＭペクチン溶液をＨＭペクチンと大豆多糖類の併用に置き換える動機付けは存在しない。
また，甲６には大豆多糖類とＨＭペクチンの割合を振った試験結果が示されているものの，割合によって安定化効果の程度に差があることなどが読み取れるだけである。他方，引用発明２－１には，更なる安定性向上を図るという課題がなく，酸乳飲料でもない。このため，引用発明２－１につき，甲６を参酌してＨＭペクチンと大豆多糖類の割合をコントロールする動機付けはないし，そもそもＨＭペクチンと大豆多糖類の併用に置き換える動機付けが存在しない。ｄ本件審決は，引用例２の「ペクチン以外では，アルギン酸エステルなども使用される。」との記載が，ペクチン以外の安定剤を用いる示唆であるとする。しかし，ある発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である。また，周知技術又は公知技術であるからといって，当然に，引用発明に周知技術を適用することで容易性が認められるわけでもない。
引用例２の上記記載は，ペクチンに代わってアルギン酸エステルが安定剤として用いられ得ることは示すものの，大豆多糖類が安定剤として用いられ得るとの記載はなく，大豆多糖類を用いたはずだといえる示唆はない。また，上記記載は，ペクチンの「代わりに」アルギン酸エステル等が用いられることが指摘されているものの，ペクチンとアルギン酸エステル等が「併用」されることについては記載しておらず，ペクチンと他の安定剤を「併用」したはずだといえる示唆もない。以上より，ペクチンと大豆多糖類を併用することが周知技術として存在するか否かにかかわらず，引用発明２－１から本件発明１に至ることが容易とはいえない。ｅ甲１，４及び６には，ペクチンと大豆多糖類の各添加量に関する記載はあるものの，これらの記載には，単にペクチンと大豆多糖類の添加量をそれぞれ変化させることがあり得ること以上の示唆はない。すなわち，これらの記載から，必ずしも「ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％」とする構成を想到することが容易といえることにはならない。


原告は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を採用することを前提に，「ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％」とすることで，「粘度の急激な低下を生じることなく，ほぼ一定の粘度を保つことができる」，「２０～６０質量％の範囲であれば，酸味を抑制するとともに，後味が優れる」との発見があったことから，「２０～６０質量％」との構成に想到した。他方，引用例２にも，引用例１，甲４及び６にも，そのような発見に関する記載は存在しない。
以上より，引用例１，甲４及び６の記載を参照しても，引用発明２－１について，「ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％」とする構成に想到することは容易でない。
ウ当業者が予測できない異質な効果
前記⑴〔原告の主張〕ウのとおり。
エ小括
以上より，引用例２－１との関係でも，本件発明１は進歩性が認められる。
〔被告の主張〕
ア主位的主張について
前記⑴〔被告の主張〕アと同様である。
イ予備的主張について
(ア)相違点２－１について
前記⑴〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。
(イ)相違点２－２について
引用例２記載の表３の発酵豆乳入りウォータータイプ処方例は，発酵豆乳を使用した酸性飲料の風味を検討した処方例として記載されているのであって，完成品の処方ではなく，添加物や安定性，殺菌条件等について検討の余地のある処方である。したがって，引用発明２－１は，「更なる安定性向上を図るという課題は存在しない」といったものではなく，むしろ種々の検討を加えることを許容するものであり，甲１，４及び６記載の事項を参酌する動機付けは十分に存在している。また，酸性飲料の安定性についての課題を有する引用例２において，ペクチン以外の安定剤の使用が示唆され，かつ，安定剤の使用例としてペクチンと大豆多糖類の併用やその効果が記載された甲１，４及び６の記載に接した当業者であれば，安定剤として単独でのペクチンの使用に代えてペクチンと大豆多糖類の併用という構成を採用することの示唆があると判断する。
⑶取消事由１－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア主位的主張
(ア)前記⑴〔原告の主張〕アと同様の理由から，本件発明１と引用発明３の相違点は，以下の相違点３－Ａである。
相違点３－Ａ：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであり，かつ，ペクチンに加え大豆多糖類を含み（但し，ペクチン及び大豆多糖類が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。），ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％であるのに対して，引用発明３では，粘度が不明であり，また，ペクチンを含まない点。
(イ)引用発明３が本件発明１に至るには，ペクチンを添加し，ペクチンの添加量を所定の割合に調整し，最終的な粘度を所定の範囲内に限定しなければならない。上記各構成を容易に想到し得なかったことは，前記⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様である。
また，そもそも引用例３は，一定の乳酸菌を用いて豆乳を発酵させることにより，豆臭・えぐみ・総合的な味が改善すること及び保存期間を長くすることができることについての発明が記載されたものであるが，酸味の抑制という課題ないし効果の発想が存在しないし，ｐＨの範囲の限定，粘度の限定，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の比率の調整といった各構成を同時に適用することで，酸味を抑制するという効果が生じることについても，一切記載はない。
そうすると，引用発明３につき相違点３－Ａに係る本件発明１の構成を同時に採用するということは，容易でなかったというべきである。
イ予備的主張
(ア)仮に相違点３－１及び３－２の認定に誤りがないとしても，以下のとおり，引用発明３から各相違点に係る本件発明１の構成に想到することは容易でない。
ａ相違点３－１について
前記⑴〔原告の主張〕イ(イ)と同様である。
ｂ相違点３－２について
前記⑵〔原告の主張〕イ(イ)と同様である。
ウ本件発明１の効果
前記⑴〔原告の主張〕ウと同様である。
〔被告の主張〕
ア主位的主張について
前記⑴〔被告の主張〕アと同様である。
イ予備的主張について
(ア)相違点３－１について
前記⑴〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。
(イ)相違点３－２について
前記⑵〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。
２取消事由２（本件発明２についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由２－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
本件発明２は本件発明１の従属項であり，本件発明１の進歩性は認められるべきであることから，本件発明２も進歩性の点で欠けることはない。
〔被告の主張〕
本件発明１について進歩性が認められないことから，本件発明２も進歩性は認められない。
⑵取消事由２－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
前記⑴〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
⑶取消事由２－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
前記⑴〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
３取消事由３（本件発明３についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由３－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明３は本件発明１又は２の従属項であるところ，本件発明１及び２の進歩性は認められるべきであることから，本件発明３も進歩性の点で欠けることはない。
イ相違点１－６について


前記１⑴〔原告の主張〕イ(エ)のとおり，豆乳を発酵させる場合，大豆特有の渋味，豆臭，青臭み等の違和感が増幅され，発酵乳と比較して風味が決定的に劣るということは，本件特許出願時における当業者の技術常識であった。そうである以上，引用例１に「動植物性蛋白」を乳酸菌を用いて発酵させる手法が形式上示されていたとしても，当業者が，発酵豆乳の上記課題を解決し得るものでない引用発明１－１において，「動植物性蛋白」を豆乳に置き換え，豆乳を乳酸菌で発酵させることに想到することは，容易になし得たものではない。
したがって，相違点１－６に係る本件発明３の構成を採用することは，容易に想到し得るものではない。本件発明３の進歩性は認められるべきである。
〔被告の主張〕
本件明細書においては，風味，味等に関しては「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当たりの滑らかさ」を検討しているのみであり，大豆特有の渋味，豆臭，青臭み等についての効果は何ら検討，確認されておらず，これらの点と本件各発明の効果とは関係がない。
また，仮に本件各発明が大豆特有の渋み，豆臭，青臭み等についての効果を奏するとしても，甲４には，豆乳に微生物を作用させて得られる発酵豆乳は豆乳の呈味改善効果を有することが記載されており，豆乳に微生物を作用させて豆乳の呈味改善効果を得ること自体は公知であった。
よって，当業者が，引用発明１－１において，「動植物性蛋白」を豆乳に置き換え，豆乳を乳酸菌で発酵させることに想到することは，容易になし得たことである。⑵取消事由３－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
本件発明３は，本件発明１の従属項であるところ，本件発明１の進歩性は認められるべきであるから，本件発明３も進歩性の点で欠けることはない。
〔被告の主張〕
引用例２には，乳酸菌を用いて発酵豆乳を得ることが記載されているから，引用発明２－１において，豆乳を乳酸菌により発酵させて発酵豆乳を得ることは当業者が容易に想到し得たことである。
⑶取消事由３－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
前記⑵〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
引用例３には乳酸菌を用いて発酵乳を得ることが記載されているから，相違点３－４は実質な相違点ではない。
４取消事由４（本件発明４についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由４－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明４は本件発明３の従属項であるところ，本件発明３の進歩性は認められるべきであるから，本件発明４も進歩性の点で欠けることはない。
イ当業者が予測できない異質な効果
本件明細書によれば，本件発明４の構成を採用することで豆乳臭が十分に低減され，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができる。このような効果は，引用発明１－１の効果（粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品におけるタンパク質粒子の凝集，沈殿，相分離等の欠点を防止する等）とは異質であるとともに，引用例１その他の証拠にも，豆乳に乳酸菌としてラクトバチラス・ブレビス類を用いることによる効果に関する記載はない。
このように，本件発明４は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。
〔被告の主張〕
ラクトバチラス・ブレビス自体は，本件特許出願日前に豆乳を発酵させる乳酸菌として周知な菌株であり，また，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０についても，いずれも本件特許出願日前に公知であった菌株である。
また，前記３⑴〔被告の主張〕のとおり，本件明細書においては，豆乳臭や爽やかな風味についての効果は検討，確認されておらず，本件発明４の効果とは何ら関係がなく，これらの点に関して異質な効果も認められていない。⑵取消事由４－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明は，本件発明１の従属項であるところ，本件発明１の進歩性は認められるべきであるから，本件発明４も進歩性の点で欠けることはない。イ前記⑴〔原告の主張〕イと同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
⑶取消事由４－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア相違点の認定の誤り
本件発明４は，発酵に用いる乳酸菌を特定しているため，引用発明３が乳酸菌を用いているのであれば，当該乳酸菌が引用発明３の構成要素として新たに特定されるべきである。引用例３によれば，そのような乳酸菌として，ラクトバチルス・アシドフィルス，ラクトバチルス・カゼイ及びストレプトコッカス・サーモフィルスを用いていることがわかる。
そうすると，相違点３－５は，正しくは以下の相違点３－５’と認定されるべきである。
相違点３－５’：本件発明４では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含む」のに対して，引用発明３は，乳酸菌として，ラクトバチルス・アシドフィルス，ラクトバチルス・カゼイ及びストレプトコッカス・サーモフィルスを用いている点。
イ相違点３－５’について


(ア)そもそも，本件発明４は本件発明３の従属項であるところ，本件発明３の進歩性は認められるべきであるから，本件発明４も進歩性の点で欠けることはない。(イ)引用発明３から相違点３－５’に係る本件発明４の構成に至ることは，容易ではない。
すなわち，甲１６には，「ラクトバチラス・ブレビスは古くから発酵食品に利用されている乳酸菌の一種である」との記載がある。
しかし，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である。また，周知技術又は公知技術であるからといって，当然に，引用発明に周知技術を適用することで容易性が認められるわけでもない。
引用発明３は，従来技術であるビフィドバクテリウム族に属する乳酸菌を用いて豆乳を発酵させる場合，酢酸臭を発生させるため嗜好性に悪影響を及ぼすという問題点があること，従来の発酵豆乳は貯蔵過程で豆臭が発生する問題があり，これを解決するために熱処理により菌を破壊しても，製品の凝析や不快な味の発生といった問題点が生じることを克服することが課題である。そして，引用例３によれば，ラクトバチルス・アシドフィルスと，ラクトバチルス・カゼイ及びストレプトコッカス・サーモフィルスを採用することは，引用発明３の課題達成のため必須の構成として採用されているといえ，これらの乳酸菌を，ラクトバチルス・ブレビスその他のものに置き換えることについての示唆はない。また，引用例３に接した当業者は，引用発明３の効果は「ラクトバチルス・ブルガリクスとラクトバチルス・アシドフィルスからなる群から選択される菌株１種と，ラクトバチルス・カゼイ及びストレプトコッカス・サーモフィルスを豆乳に接種して発酵させること」でようやく達成できるものと認識するのであり，これをラクトバチラス・ブレビスで置き換えられるとは認識しない。
以上より，引用例３には，本件発明４の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在したとはいえないから，相違点３－５’に係る本件発明４の構成につき容易想到性は認められない。
(ウ)当業者が予測できない異質な効果
前記⑴〔原告の主張〕イと同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
５取消事由５（本件発明５についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由５－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア主位的主張
(ア)前記１⑴〔原告の主張〕ア(ア)と同様の理由から，本件発明５と引用発明１－２の相違点は，以下の相違点１－Ｂである。
相違点１－Ｂ：本件発明５は，ｐＨが４．５未満で，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓで，豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程を有し，当該豆乳発酵物に添加するペクチンの添加量がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質量％であり，「食品」が「豆乳発酵飲料」であるのに対し，引用発明１－２は，ｐＨが２．５～５．０で，粘度不明で，豆乳発酵物を得る工程がなく，ペクチンと大豆多糖類の比率が不明であり，「食品」が酸性蛋白食品である点。
(イ)前記１⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様に，仮に，「ｐＨを４．５未満」とする構成，「７℃における粘度を５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」とする構成，「ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％」とする構成，及び「豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程」を有する構成を採用することが，それぞれ個別には容易であり得たとしても，全ての構成を同時に採用することの動機付けは存在しない。したがって，本件特許出願時点で引用発明１－２につき相違点１－Ｂに係る本件発明５の構成を採用することは，容易でなかったというべきである。
イ予備的主張
仮に相違点１－９の容易想到性を個別に判断するとしても，前記１⑴〔原告の主張〕イ(エ)のとおり，引用例１に，豆乳発酵飲料も引用発明１－２を適用する対象としているかのような記載が形式上あったとしても，当業者が，引用発明１－２において，あえて豆乳発酵物を得る工程を追加し，「酸性蛋白食品」を「豆乳発酵飲料」に置き換える動機付けはないし，そもそも，引用例１に接した当業者が「酸性蛋白食品」を豆乳発酵飲料に置き換えられると理解しない。
ウ当業者が予測できない異質な効果
前記１⑴〔原告の主張〕ウ(ア)のとおり，本件発明５の構成を採用することにより，タンパク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化することに加え，酸味の抑制効果及び後味に優れるという効果を奏するところ，特に酸味の抑制及び後味に優れるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であるとともに，引用例１その他の証拠にも，そのような記載はない。
したがって，本件発明５は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏する。
エ以上より，本件発明５は進歩性を認められるべきである。
〔被告の主張〕
ア主位的主張について
前記１⑴〔被告の主張〕アと同様である。
イ予備的主張について
相違点１－９につき，前記１⑴〔被告の主張〕イ(エ)と同様である。⑵取消事由５－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア主位的主張
(ア)前記⑴〔原告の主張〕ア(ア)と同様の理由から，本件発明５と引用発明２－２の相違点は，以下の相違点２－Ｂである。
相違点２－Ｂ：本件発明５は，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓで，豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程を有し，添加する工程がペクチン及び大豆多糖類を添加する工程であって，ペクチン及び大豆多糖類を混合物として，又はそれぞれ別々に添加する工程であり，当該豆乳発酵物に添加するペクチンの添加量がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質量％であるのに対し，引用発明２－２は，粘度不明で，殺菌発酵豆乳ハピネスＨＦＳＴ－１００を用い，大豆多糖類を添加する工程を備えない点。(イ)前記⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様に，本件特許出願時点で引用発明２－２から相違点２－Ｂに係る本件発明５の構成を採用することは容易でない。
イ予備的主張


仮に相違点２－６～２－９の認定に誤りがないとしても，前記１⑴〔原告の主張〕イと同様に，引用発明２－２から上記各相違点に係る本件発明５の構成に想到することは容易でない。
ウ当業者が予測できない異質な効果
前記⑴〔原告の主張〕ウと同様である。
〔被告の主張〕
ア主位的主張について
前記１⑴〔被告の主張〕アと同様である。
イ予備的主張について
(ア)相違点２－７及び２－８について
前記１⑵〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。
(イ)相違点２－９について
前記１⑵〔被告の主張〕イ(ア)と同様である。
６取消事由６（本件発明６についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由６－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明６は本件発明５の従属項であるところ，本件発明５の進歩性は認められるべきであるから，本件発明６にも進歩性の点で欠けることはない。
イ相違点１－１２について
仮に相違点１－１２の容易想到性を個別に判断するとしても，相違点１－１２に係る本件発明６の構成は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を採用することを前提に，「両者の総添加量に対するペクチンの添加量を調整すれば，粘度の急激な低下を生じることなく，ほぼ一定の粘度を保つことができる」，「２０～６０質量％の範囲であれば，酸味を抑制するとともに，後味が優れる」とともに，「ペクチンの質量％を３０～６０に限定した場合には，２０～６０の場合の効果に加えて，口当たりが滑らかになる」という効果の発見に伴い特定されたものである。これに対し，引用例１にはこのような効果に関する記載はなく，ペクチンの添加量をコントロールするという発想もない。
よって，引用発明１－２につき，相違点１－１２に係る本件発明６の構成を採用することは，容易に想到し得るものではない。
ウ当業者が予測できない異質な効果
前記１⑴〔原告の主張〕ウ(ア)と同様に，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンの添加量を３０～６０質量％と設定した場合，タンパク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化することに加え，仕上がる豆乳発酵飲料の酸味が抑制される，後味に優れる，及び口当たりが滑らかになるという効果を奏する。このうち，特に酸味の抑制効果，後味に優れるという効果，及び口当たりが滑らかになるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であるとともに，引用例１その他の証拠にもそのような記載はない。したがって，本件発明６は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。エしたがって，引用発明１－２との関係において，本件発明６は進歩性が認められる。
〔被告の主張〕
相違点１－１２につき，前記１⑴〔被告の主張〕イ(ウ)と同様である。⑵取消事由６－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明６は本件発明５の従属項であるところ，本件発明５の進歩性は認められるべきであるから，本件発明６も進歩性の点で欠けることはない。イ相違点２－１０についても，前記１⑵〔原告の主張〕イ，前記⑴〔原告の主張〕イ及びウのとおり，容易に想到できない。
ウしたがって，引用発明２－２との関係において，本件発明６は進歩性が認められる。
〔被告の主張〕
相違点２－１０につき，前記５⑵〔被告の主張〕イ(ア)と同様である。７取消事由７（本件発明７についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由７－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明７は本件発明５又は６の従属項であるところ，本件発明５及び６の進歩性は認められるべきであるから，本件発明７も進歩性の点で欠けることはない。
イ相違点１－１３について
仮に相違点１－１３の容易想到性を個別に判断するとしても，相違点１－１３に係る本件発明７の構成は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を採用することを前提に，「両者の総添加量に対するペクチンの添加量を調整すれば，粘度の急激な低下を生じることなく，ほぼ一定の粘度を保つことができる」，「３０～６０質量％の範囲であれば，酸味の抑制効果，後味が優れるという効果，および口当たりがなめらかになる効果を奏する」とともに，「ペクチンの質量％を３０～５０に限定した場合には，ペクチンの質量％が３０～６０の場合の効果に加えて，酸味抑制効果がさらに顕著になる」という効果の発見に伴い特定されたものである。これに対し，引用例１にはこのような効果に関する記載はなく，ペクチンの添加量をコントロールするという発想もない。
したがって，引用発明１－２につき，相違点１－１３に係る本件発明７の構成を採用することは，容易に想到し得るものではない。
ウ当業者が予測できない異質な効果
前記１⑴〔原告の主張〕ウ(ア)のとおり，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンの添加量を３０～５０質量％と設定した場合，タンパク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化するということに加え，仕上がる豆乳発酵飲料の酸味が顕著に抑制される，後味に優れる，及び口当たりが滑らかになるという効果を奏し，特に，ペクチンが３０～６０質量％の場合に比べ，より酸味が抑制されるという効果を奏する。このうち，特に酸味の抑制効果，後味に優れるという効果，及び口当たりが滑らかになるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であるとともに，引用例１その他の証拠にも，そのような記載はない。
したがって，本件発明７は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。
〔被告の主張〕
相違点１－１３につき，前記１⑴〔被告の主張〕イ(ウ)と同様である。⑵取消事由７－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明７は本件発明５又は６の従属項であるところ，本件発明５及び６の進歩性は認められるべきであるから，本件発明６も進歩性の点で欠けることはない。イ相違点２－１１についても，前記１⑵〔原告の主張〕イ，前記⑴〔原告の主張〕イ及びウのとおり，容易に想到できず，また，当業者が予測できない異質な効果を奏する。
ウしたがって，引用発明２－２との関係において，本件発明７は進歩性が認められる。
〔被告の主張〕


相違点２－１１につき，前記５⑵〔被告の主張〕イ(ア)と同様である。８取消事由８（本件発明８についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由８－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明８は本件発明５～７の従属項であり，本件発明５～７の進歩性は認められるから，本件発明８も進歩性の点で欠けることはない。
イ当業者が予測できない異質な効果
本件明細書によれば，本件発明８の製造方法を実施することで，豆乳臭が十分に低減され，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができる。このような効果は引用発明１－２とは異質であるとともに，引用例１その他の証拠にも，豆乳に乳酸菌としてラクトバチラス・ブレビス類を用いることによる当該効果に関する記載はない。
したがって，本件発明８は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。
〔被告の主張〕
前記４⑴〔被告の主張〕と同様である。
⑵取消事由８－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
前記⑴〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
９取消事由９（本件発明９についての進歩性判断の誤り）⑴取消事由９－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り
〔原告の主張〕
ア本件発明９は本件発明５～８の従属項であり，本件発明５～８の進歩性は認められるから，本件発明９も進歩性の点で欠けることはない。
イ当業者が予測できない異質な効果
本件明細書の記載によれば，本件発明９の製造方法を実施することで，より一層豆乳臭が低減され，かつより一層爽やかさのある風味の良い豆乳発酵飲料を提供することができる。このような効果は，引用発明１－２とは異質であるとともに，引用例１その他の証拠にも，豆乳に乳酸菌としてラクトバチラス・ブレビス類を用いることによる当該効果に関する記載はない。
したがって，本件発明９は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。
〔被告の主張〕
前記４⑴〔被告の主張〕と同様である。
⑵取消事由９－２：引用発明２－２に基づく容易想到性判断の誤り
〔原告の主張〕
前記⑴〔原告の主張〕と同様である。
〔被告の主張〕
前記⑴〔被告の主張〕と同様である。
第４当裁判所の判断
１本件各発明について
⑴本件各発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２のとおりである。また，本件明細書には，以下の記載がある（なお，図面及び表は別紙図面等目録記載１を参照）。
ア技術分野
本発明は，豆乳発酵飲料及びその製造方法に関する。（【０００１】）
イ背景技術
大豆を加工して製造される豆乳は，低カロリー，低コレステロールであることに加え，大豆に由来する栄養成分を豊富に含んでおり，健康食品として知られている。
（【０００２】）
また，乳酸菌で豆乳を発酵させた豆乳発酵飲料も知られている。（【０００３】）豆乳を酸性領域に調整すると，タンパク質成分等の凝集を生じやすい。この凝集を抑制する技術手段に関し，例えば，特許文献１（判決注：引用例３）には，上記３種の乳酸菌により発酵された豆乳に沈殿防止安定剤をさらに添加すること，並びに沈殿防止安定剤が，水溶性大豆多糖類，微結晶セルロース，及びペクチンから選択された１種以上であることが記載されている。また，特許文献２（判決注：甲４）には，安定剤としてペクチンまたはカルボキシメチルセルロースナトリウムを含有し，そのｐＨが４．５～５．２に調整されたことを特徴とする苦味および渋味の抑制された酸性豆乳飲料が記載されている。（【０００４】）
ウ発明が解決しようとする課題
しかしながら，特許文献１及び２等に記載の技術手段では，タンパク質成分等の凝集抑制が不十分であるという問題があった。（【０００６】）そこで，本発明は，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の提供を目的とする。本発明はまた，当該豆乳発酵飲料の製造方法の提供も目的とする。
（【０００７】）
エ課題を解決するための手段
本発明は，ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓである，豆乳発酵飲料を提供する。（【０００８】）本発明の豆乳発酵飲料は，タンパク質成分等の凝集が抑制されている。（【０００９】）
上記豆乳発酵飲料は，以下⑴～⑶…により決定される沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満であることが好ましい。（【００１１】）
沈殿量が上記範囲内にあることにより，タンパク質成分等の凝集がより抑制される。（【００１２】）
上記豆乳発酵飲料は，豆乳を乳酸菌により発酵させたものであってもよい。当該乳酸菌は，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含むものであってもよい。（【００１３】）また，上記豆乳発酵飲料は，ペクチン及び大豆多糖類を含んでいてもよい。
（【００１６】）
本発明はまた，豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程と，豆乳発酵物に，ペクチン及び大豆多糖類を添加する工程と，豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満になるようにｐＨ調整する工程と，を備え，上記ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％である，豆乳発酵飲料の製造方法を提供する。（【００１７】）
上記製造方法によれば，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料を製造することができる。（【００１８】）


上記製造方法において，上記ペクチンの添加量は，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，３０～６０質量％であることが好ましい。これにより，後に残る酸味が低減され，かつ口当たりが滑らかな豆乳発酵飲料を製造することができる。（【００１９】）
上記製造方法において，上記ペクチンの添加量は，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，３０～５０質量％であることが好ましい。これにより，後に残る酸味が低減されるとともに，酸っぱい風味が抑制され，また口当たりがより一層滑らかになる。（【００２０】）
上記製造方法において，乳酸菌は，ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillusbrevis）に属する乳酸菌を含むことが好ましい。ラクトバチラス・ブレビスに属する乳酸菌を発酵菌として用いることにより，豆乳臭が充分に低減され，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができる。（【００２１】）上記製造方法において，乳酸菌は，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含むことが好ましい。これらの乳酸菌を発酵菌として用いることにより，より一層豆乳臭が低減され，かつより一層爽やかさのある風味の良い豆乳発酵飲料を提供することができる。
（【００２２】）
本発明はまた，上記製造方法により得られる豆乳発酵飲料を提供する。当該豆乳発酵飲料は，タンパク質成分等の凝集が抑制されている。また，ラクトバチラス・ブレビスは，古くから発酵食品に利用されている乳酸菌の一種であり，生体への安全性が充分に確立されている。（【００２３】）
オ発明の効果
本発明によれば，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の提供が可能となる。（【００２４】）
カ発明を実施するための形態
〔豆乳発酵飲料〕
本発明の豆乳発酵飲料は，ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓである。（【００２８】）
豆乳発酵飲料の粘度は，…５．９ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，６．４ｍＰａ・ｓ以上であることがより好ましく，６．９ｍＰａ・ｓ以上であることが更に好ましい。また，粘度は，８．５ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，８．０ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましい。（【００２９】）上記豆乳発酵飲料は，沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満であることが好ましい。…沈殿量は，８．５ｃｍ以下であることがより好ましく，６ｃｍ以下であることが更に好ましい。（【００３０】）
〔ｐＨ調整工程〕
ｐＨ調整工程は，最終的に得られる豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満となるように，ｐＨを調整する工程である。…ｐＨ調整工程では，目的とする豆乳発酵物のｐＨを達成するように，ｐＨ調整剤を添加すればよい。（【００５８】）ｐＨ調整材としては，食品に添加できる酸又はアルカリを用いることができる。具体的には，例えば，リン酸，塩酸，クエン酸，リンゴ酸，酒石酸，酢酸，コハク酸等の酸，並びに水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム等のアルカリが挙げられる。（【００５９】）
キ実施例
［試験例１：豆乳発酵飲料の製造］
豆乳（おいしい無調整豆乳，キッコーマン株式会社製）９３．６６質量％に砂糖２質量％，異性化糖２質量％，アルギニン０．１５質量％を添加して混合し，９５℃３秒間の加熱処理により殺菌した。（【００６５】）殺菌後，４５℃まで冷却し，…酵素処理終了後…酵素失活処理を行った。（【００６６】）
加熱処理後，３０℃温度まで冷却し，発酵基質を得た。この発酵基質にＳＢＬ８８乳酸菌（ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３）を３×１０６ｃｆｕ／ｇとなるように添加し３０℃で１５時間発酵させ豆乳発酵物を得た。（【００６７】）得られた豆乳発酵物に，果糖ぶどう糖液糖…，ペクチン及び大豆多糖類の混合物，並びにイオン交換水を配合し，リン酸でｐＨを４．２，４．３，４．５又は４．７に調整した。各成分（原材料）の配合割合は下記表１に示すとおりである。（【００６８】）
なお，ペクチン及び大豆多糖類の混合物は，下記表２に示す割合でペクチン…及び大豆多糖類…を混合して調整した。（【００６９】。なお，赤枠は本件発明１のｐＨ及びペクチン添加量に係る構成の範囲内に属するものとして，裁判所が付したものである。）
［試験例２：豆乳発酵飲料の粘度及び沈殿量の評価］
〔粘度の評価〕
ｐＨを４．２，４．３，４．５又は４．７に調整した豆乳発酵飲料について粘度を評価した。（【００７１】）
〔沈殿量の評価〕
ｐＨを４．３又は４．５に調整した豆乳発酵飲料について以下の手順（i）～（iii）を順に行うことにより沈殿量を評価した。
（i）豆乳発酵飲料５０ｍＬを５０ｍＬ遠沈管…に入れ，遠心分離機…にて，２０℃，１６３１．５×ｇで１０分間遠心分離した。
（ii）遠沈管の底部に得られた沈殿の長径（容器外周の最下部を通り，最大となる径）及び短径（容器外周の最下部を通り，最小となる径）をメジャーで測定した。（iii）沈殿の長径及び短径を足し合わせ，得られた値を沈殿量とした。なお，遠心分離の前に凝集による沈殿が生じ，上記沈殿量が測定できなかった場合は０ｃｍとした。（【００７２】）


粘度の評価結果を表３及び図２に示す。（【００７３】。なお，表３の赤枠はｐＨ，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の割合並びに粘度が本件発明１の特定する範囲内にあるものを示し，青枠はそれ以外で粘度のみ本件発明１の範囲内のものを示すものとして，裁判所が付した。）
ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加していないサンプルＮｏ．１との比較から明らかなように，ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによって，粘度が高くなった（表３及び図２）。また，驚くべきことに，ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が９０質量％～２０質量％（サンプルＮｏ．３～Ｎｏ．１０）の範囲では，豆乳発酵飲料のｐＨが４．５以上である場合，ｐＨが４．５未満である場合と比較して，粘度の急激な低下が認められた（特に，図２参照）。一方，ｐＨが４．５未満の場合はペクチンの割合が上記範囲内にある場合ほぼ一定の粘度を有していた（表３及び図２）。（【００７４】）沈殿量の評価結果を表４及び図３に示す。（【００７５】。なお，表４の赤枠はｐＨ，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の割合並びに沈殿量が本件発明１の特定する範囲内にあるものを示し，青枠はそれ以外で沈殿量のみ本件発明１の範囲内のものを示すものとして，裁判所が付した。）
ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加していないサンプルＮｏ．１では，遠心分離前に凝集が生じ，沈殿量は測定できなかった（沈殿量を０ｃｍとした。）。ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することにより，凝集が抑制されたが，ｐＨ４．５の場合，ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が２０質量％未満（サンプルＮｏ．１１及び１２）では凝集が生じ，沈殿量は測定できなかった（表４及び図３）。（【００７６】）
豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満では，ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が２０質量％以上（サンプルＮｏ．２～１０）の場合に沈殿量にほとんど変化がなく，良好な分散状態を保っていた（表４及び図３）。（【００７７】）
［試験例３：豆乳発酵飲料の官能評価］
ｐＨを４．３に調整した豆乳発酵飲料に対して官能評価を実施した。官能評価は，７名の訓練されたパネルにより，「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当たりの滑らかさ」について，VisualAnalogue    Scale法により，０～１０点の間で点数を付け，その平均値を評点とした。「酸っぱい風味」については，評点が高い程，酸っぱい風味が強いことを意味し，「後に残る酸味」については，評点が高い程，後に残る酸味が強いことを意味し，「口当たりの滑らかさ」については，評点が高い程，口当たりが滑らかであることを意味する。（【００７８】）官能評価の結果を表５及び図４～６に示す。（【００７９】。なお，表５の赤枠は本件発明１の特定するペクチン及び大豆多糖類の添加量の割合の範囲内のサンプルに関する結果を示し，青枠は，上記範囲外のサンプルのうち，評価項目「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」については赤枠内の数値の上限値を下回る数値を，「口当たりの滑らかさ」については赤枠内の数値の下限値を上回る数値を示すものとして，裁判所が付した。）
ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～０質量％（サンプルＮｏ．６～Ｎｏ．１２）の範囲では，「酸っぱい風味」の評点が低く，酸味が抑制されていた（表５及び図４）。特に，ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が５０質量％～２０質量％（サンプルＮｏ．７～Ｎｏ．１０）の範囲でこの評点が低かった（表５及び図４）。（【００８０】）ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～０質量％（サンプルＮｏ．６～Ｎｏ．１２）の範囲では，「後に残る酸味」の評点が低く，後味がより優れていた（表５及び図５）。（【００８１】）ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～３０質量％（サンプルＮｏ．６～Ｎｏ．９）の範囲では，「口当たりの滑らかさ」の評点が高く，口当たりが優れていた（表５及び図６）。（【００８２】）
⑵本件各発明の技術的意義
大豆を加工して製造される豆乳は，低カロリー，低コレステロールであることや大豆に由来する栄養成分を豊富に含むことから，健康食品として知られており，豆乳を乳酸菌で発酵させた豆乳発酵飲料も知られていた（【０００２】，【０００３】）。豆乳を酸性領域に調整すると，タンパク質成分等の凝集を生じやすいという技術課題があり，この凝集を抑制する技術手段として，乳酸菌で発酵させた豆乳に，水溶性大豆多糖類，微結晶セルロース，及びペクチンから選択された１種以上の沈殿防止安定剤を添加する方法等が知られていた（【０００４】）。しかし，従来の方法では，タンパク質成分等の凝集抑制が不十分との問題があった（【０００６】）。
そこで，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料を提供すること等を目的として（【０００７】），豆乳発酵飲料のｐＨを４．５未満，７℃における粘度を５．４～９．０ｍＰａ・ｓに規定するとともに（【０００８】），ペクチン及び大豆多糖類を併用し，ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質量％と規定したものである（【００１６】，【００１７】。なお，より好ましいペクチン添加量の割合の範囲として，３０～６０質量％（【００１９】），３０～５０質   量％（【００２０】））。


その効果としては，具体的には，タンパク質成分等の凝集が抑制される（【０００９】，【００１２】，【００１８】，【００２３】，【００２４】）ほか，ペクチン添加量の割合によっては，後に残る酸味が低減され（【００１９】，【００２０】），酸っぱい酸味が抑制され（【００２０】），かつ口当たりが滑らかな（【００１９】，【００２０】）豆乳発酵飲料を製造でき，また，製造方法として，乳酸菌のうちラクトバチラス・ブレビスに属する乳酸菌，とりわけラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を発酵菌として用いることで，豆乳臭が充分に低減され，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができるという効果を奏する（【００２１】，【００２２】）。
２取消事由１－１について
⑴引用例１の記載及び引用発明１－１
ア引用例１の記載
引用例１には，以下の記載がある（なお，表２は本件図面等目録記載２を参照）。
(ア)特許請求の範囲
請求項１分散剤として水溶性大豆多糖類を含有することを特徴とする酸性蛋白食品。
請求項２ハイメトキシルペクチン，カルボキシメチルセルロースナトリウム及びアルギン酸プロピレングリコールエステルから選ばれた糊料を含む請求項１の酸性蛋白食品。
(イ)従来の技術及び発明が解決しようとする課題従来から，酸性の蛋白食品の製造に際しては，蛋白質粒子の凝集，沈澱を防止する目的で，ハイメトキシルペクチン（ＨＭペクチン）…等の糊料（シックナー）を使用するのが普通である。しかしこれら何れの糊料においても，蛋白質粒子の凝集や沈澱を完全に防止するのは困難であって，ともすれば相分離，沈澱などの現象を生じ易い。勿論，この現象は糊料の添加量を増やして粘度を高めれば抑制できるが，今日の嗜好の傾向として，ネクター状の糊状感のある食感は嫌われる傾向がある。そこで，より低粘度で沈澱，相分離など防止するための工夫が種々凝らされているが，未だ満足できる域には達していない。（【０００２】）以上の実情に鑑み，本発明は，粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品における蛋白質粒子の凝集，沈澱，相分離などの欠点を防止するための手段ないしは該欠点を防止した酸性蛋白食品を提供することを目的とする。（【０００３】）
(ウ)課題を解決するための手段
ａ概要
本発明者等は，…酸性蛋白食品における分散剤として，水溶性大豆多糖類を単独で，又は，水溶性大豆多糖類と，ハイメトキシルペクチン，カルボキシメチルセルロースナトリウム及びアルギン酸プロピレングリコールエステルから選ばれた糊料とを併用することにより，上記課題を解決し得ることを見出した。（【０００４】）
ｂ定義
本発明において，“酸性蛋白食品”という語は，乳酸菌飲料（生菌，殺菌タイプを含む），発酵乳（固状又は液状），乳製品を酸性にした酸性乳飲料，酸性の冷菓，酸性デザート及び牛乳，豆乳などの蛋白飲料にみかん搾汁その他の果汁又は有機酸若しくは無機酸を添加してなる酸性飲料等の酸性を帯びた蛋白食品を意味する。また，“動植物性蛋白”とは，牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳；これらを粉末化した全脂粉乳，脱脂粉乳，粉末豆乳；これらに糖を添加した加糖乳；これらを濃縮した濃縮乳；これらにカルシウム等のミネラル，ビタミン類等を強化した加工乳及び発酵乳を云う。なお，後者の発酵乳は，上記動植物性蛋白を殺菌後，乳酸菌スターターを加えて発酵させた発酵乳を指すが，所望により，更に粉末化し又は糖等を加えたものであってもよい。（【０００５】）
ｃ水溶性大豆多糖類
本発明の食品において，安定剤として用いる水溶性大豆多糖類（以下ＳＳＰＳと略す）は，ラムノース，フコース，アラビノース，キシロース，ガラクトース，グルコース及びウロン酸からなる多糖類であ…る。（【０００６】）
ｄ酸性蛋白食品の製造
酸性蛋白食品を製造する場合，原料として，糖類，ＳＳＰＳ，動植物性蛋白，酸，香料，清水及び必要に応じて果汁，果肉等を用いる。本食品の一般的な製法を酸性乳飲料について述べると，原料として動植物性蛋白，ＳＳＰＳ，酸類，香料，着色料，必要に応じて果汁，果肉等が用いられ，これらの諸原料に水を加えて，混合，溶解させた後，必要に応じ均質化及び／又は殺菌することにより酸性蛋白飲料が得られる。（【０００７】）
ｅ分散剤及び糊料の使用量
ＳＳＰＳの使用量としては，標準的に最終製品に対し０．１～１０％，好ましくは０．２～２％程度でよいが，この使用量は本発明の範囲を制限するものではない。
（【０００８】）
本発明の実施に際しては，ＳＳＰＳの他に，糊料としてハイメトキシルペクチン（ＨＭペクチン）…などを併用する。これらの標準使用量は概ね下記の通りであるが，勿論発明範囲とは関係のないものである。但し，対象食品が糊状感を呈する程の量であってはならないことは当然である。（【０００９】）ＨＭペクチン：最終製品に対して０．０５～１．０％，好ましくは０．１～０．
５％…
酸類としては，クエン酸，酒石酸，リンゴ酸，乳酸，フマール酸，リン酸その他の可食性酸が用いられる。一般に，酸性蛋白食品のｐＨは５．０～２．５の範囲が好ましいが，場合によりこの範囲を外れることもある。（【００１０】）
(エ)実施例
ａ実験例１


下記の工程に従って酸性蛋白食品試料（酸性乳飲料）を製造した。①脱脂粉乳３部を常温水２０部に加え，攪拌，溶解させる。②砂糖７部を常温の水２０部に加え，攪拌，溶解させる。③ＳＳＰＳ０．１～１０部に水約２０部を加え，８０℃で１０分間攪拌して溶解させた後，約７℃まで冷却する。④以上①～③の各液を混合した後，１０～２０℃にて攪拌しつつ，５０Ｗ＼Ｗ％クエン酸水溶液を滴下してｐＨを４．５に調整した後，水を加えて全量を１００部とする。（【００１２】）表１より，均質化しないものは均質化したものより沈澱物及び上澄みが多く，安定性の悪いことが認められる。均質化した場合，ＳＳＰＳは０．１％以上の添加量で試料   を安定   化し，   ０．１   ～２％   までは   全く糊   状感が   ないこ   とが判   った。
（【００１５】）
ｂ実験例２
実験例１に準じて酸性飲料試料を作りテストした。但し，試料のｐＨ４．０に調整して均質化すると共に，８５℃にて３０分殺菌した。かつ，安定剤として，ＨＭペクチン，ＣＭＣ－Ｎａ，ＰＧＡ及びＳＳＰＳの各単独以外に，ＳＳＰＳとＨＭペクチン及びＣＭＣ－Ｎａの各併用についても試験した。結果を下表２に示す。
（【００１６】）
表２より，ＨＭペクチン，ＣＭＣ－Ｎａ及びＰＧＡの三者は，０．４％添加区では，糊状感が強く，沈澱と上澄みを生じ，０．３％添加区では，沈澱物も上澄みも多く生じるが糊状感が少ない。これらのＨＭペクチン，ＣＭＣ－Ｎａ及びＰＧＡ０．３％添加区にＳＳＰＳを０．１％併用すると，糊状感が改善されると共に，沈澱，上澄み共に生じないという好結果が得られた。（【００１８】）
ｃ実施例３
下表５の配合に従って，発酵乳入り飲むヨーグルトを製造した。
表５（原料配合表）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
配合原料                                            重量部
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
発酵乳                          ４０．０
２Ｗ／Ｗ％   ＳＳＰＳ溶液      ２０．０
２Ｗ／Ｗ％   ＨＭペクチン溶液１０．０
砂糖                              ７．０清水                            ２３．０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合計                          １００．０（【００２５】）以上の４種の溶液を冷時，発酵乳４０部，２Ｗ／Ｗ％ＳＳＰＳ溶液２０部，２Ｗ／Ｗ％ペクチン溶液１０部，砂糖液３０部の割合で混合し，ｐＨ３．８に５０％乳酸溶液で調整した後，均質化を行い…，瓶に充填冷蔵庫に２週間保存した。この飲むヨーグルトは，沈澱，上澄み共になく，糊状感もない優れた品質を保持していた。
（【００２７】）
イ引用発明１－１
引用例１に本件審決認定に係る引用発明１－１（前記第２の３⑵ア(ア)）が記載されていることは，当事者間に争いがない。
⑵本件発明１と引用発明１－１の一致点・相違点
ア一致点
本件発明１と引用発明１－１の一致点が本件審決認定に係る一致点１－１（前記第２の３⑶ア(ア)ａ）のとおりであることは，当事者間に争いがない。
イ相違点
(ア)前記認定に係る引用発明１－１及びこれと本件発明１との一致点１－１を踏まえると，本件発明１と引用発明１－１との相違点は，本件審決認定に係る相違点１－１～１－４（前記第２の３⑶ア(ア)ｂ）と認めるのが相当である。
(イ)被告の主張について
被告は，原告の主位的主張につき，審判段階で審理の対象とされたものではなく本件審決の違法事由として主張できない旨主張する。
特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されないが（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），審判において審理判断された公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから，取消訴訟においてこれらを主張することが許されないとすることはできない。
本件特許の特許権者である原告は，もとより審判で審理判断されなかった公知事実を無効原因として主張するものではなく，審判において審理判断された公知事実と審判の対象とされた発明との相違点について本件審決と異なる主張をするにすぎないものであって，これを許されないものとすべき事情はない。したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ)原告の主位的主張について


ａ原告は，本件各発明の本質は，豆乳発酵飲料について，ｐＨが４．５未満であり，ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質量％の範囲にあり，かつ，粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓの範囲にあるという構成を採用する場合に，タンパク質成分等の凝集の抑制と共に，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られるところにあるから，相違点１－１～１－４に相当する構成は互いに技術的に関連しており，これらを１つの相違点１－Ａとして認定すべきであるなどと主張する。ｂしかし，本件明細書によれば，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集を抑制するという効果を奏する点では共通するものの，ペクチンの添加量の割合が３０～６０質量％の場合（本件発明６）はこれに加えて「後に残る酸味が低減され，かつ口当たりが滑らかな」ものとなるとの効果を奏し（【００１９】），３０～５０質量％とされた場合（本件発明７）は「後に残る酸味が低減されるとともに，酸っぱい風味が抑制され，また口当たりがより一層滑らかになる」との効果を奏すること（【００２０】）が記載されている。また，こうした記載が先行するにもかかわらず，【発明の効果】としては，「タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の提供が可能」，「タンパク質等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の製造が可能」といった点が挙げられるにとどまる（【００２４】）。これらの記載に照らすと，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果は，本件各発明に共通する効果とは必ずしも位置付けられていないものということができる。他方，官能評価試験の結果，「ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～０質量％」の範囲では，「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」の評点がいずれも低く，「酸味が抑制されていた。」，「後味がより優れていた。」との評価がされている（【００８０】，【００８１】）。これらの記載によれば，上記各効果は本件各発明に共通し，そのうち特に優れた効果を奏するものを本件発明６及び７として取り上げたと理解する余地はあり得る。もっとも，試験結果に係る上記分析は，本件明細書の記載上，本件各発明の効果の記載（【００２４】）には反映されていない。そして，本件明細書において各評価項目の評価基準，評価手法等が明らかにされていないことや，試験結果の数値のばらつきを考慮すると，前記のような理解の合理性ないし客観性には疑問がある。このように，本件各発明の効果に関しては，本件明細書の内部において不整合があるといわざるを得ず，原告の上記主張はその前提自体に疑問がある。ｃその点を措くとしても，タンパク質成分等の凝集抑制の効果について，本件明細書によれば，請求項２，【００１１】及び【００７２】に記載された試験方法により沈殿量を評価した場合の沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満にある場合，タンパク質成分等の凝集がより抑制されると説明されている（【００１１】，【００１２】）。また，表４及び図３には，ｐＨ４．３及び４．５それぞれの場合においてペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲料の沈殿量を示す実験結果が記載されているところ，沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満を満たさないものはペクチン及び大豆多糖類を共に含まないサンプルＮｏ．１（ｐＨ４．３及び４．５），大豆多糖類のみを含むＮｏ．１２（ｐＨ４．３及び４．５），ペクチンを１０質量％で含むＮｏ．１１（ｐＨ４．３及び４．５）に止まり，ペクチンを２０～１００質量％で含むＮｏ．２～Ｎｏ．１０は，ｐＨの高低に依拠することなくタンパク質成分等の凝集の抑制効果を奏することが示されている。
この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき，ペクチン添加量の割合が２０～６０質量％の範囲内にあることやｐＨの高低との関連性を見出すことは，必ずしもできない。
また，本件明細書によれば，ｐＨ４．５の場合でも，Ｎｏ．２～Ｎｏ．１０ではペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分等の凝集の抑制効果があるとされているところ（【００７６】），このうちペクチンを５０～２０質量％含むＮｏ．７～Ｎｏ．１０は，７℃における粘度が５．４ｍＰａ・ｓ未満である（表３及び図２）。この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効果と５．４～９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことはできない。
以上によれば，タンパク質成分等の凝集の抑制効果は，ペクチン添加量，ｐＨ及び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。
ｄ酸っぱい風味，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの効果について，ｐＨを４．３で固定した場合である表５及び図４の実験結果によると，酸っぱい風味は，ペクチンと大豆多糖類を併用したサンプルのうち，おおむね，ペクチンのみを含むＮｏ．２で酸っぱい風味が強く，大豆多糖類の量が増えるに従いこれが低減される傾向がうかがわれ，Ｎｏ．６～Ｎｏ．１２（ペクチンの割合が６０～０質量％）につき「酸味が抑制されていた」との評価がされ，中でもＮｏ．７～Ｎｏ．１０（ペクチンの量が５０～２０質量％）で特に抑制されているとの評価がされている（【００８０】，図４）。他方，ペクチンを６０質量％含むＮｏ．６は，大豆多糖類のみを含むＮｏ．１２やペクチンを１０質量％含むＮｏ．１１よりも酸っぱい風味が強いとの評価がされている（【００８０】）。


また，後に残る酸味の点では，ペクチンを６０～０質量％で含むＮｏ．６～Ｎｏ．１２がより優れていると評価され（【００８１】，表５，図５），口当たりの滑らかさの点では，ペクチンを６０～３０質量％で含むＮｏ．６～Ｎｏ．９が優れていると評価されている（【００８２】，表５，図６）。もっとも，ペクチンのみを含むＮｏ．２も，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内にある評点を得ている。また，口当たりの滑らかさの点では，ペクチンを２０質量％含むＮｏ．１０は口当たりの滑らかさの評点が低く，逆に，大豆多糖類のみを含むＮｏ．１２は口当たりの滑らかさで優れているとされる上記サンプルの数値の範囲内に含まれる。
このように，ｐＨ４．３の場合の官能評価の結果からも，酸味の抑制，後に残る酸味の低減，口当たりの滑らかさに係る効果は，ペクチンと大豆多糖類を併用しない場合やペクチンの添加量が２０～６０質量％から外れる場合でも得られることが示されているから，これらの効果は，ｐＨ，粘度及びペクチン添加量の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。ｅこのほか，本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると，本件明細書からは，本件各発明につき，相違点１－１～１－４に係る構成を組み合わせ，一体のものとして採用したことで，タンパク質成分等の凝集の抑制と共に，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。したがって，この点に関する原告の主位的主張は採用できない。
⑶各相違点に係る本件発明１の構成の容易想到性
ア相違点１－１について
(ア)引用例１には，酸性蛋白食品のｐＨとして「５．０～２．５の範囲が好ましい」（【００１０】）との記載があるとともに，実験例１ではｐＨ４．５に，実験例２ではｐＨ４．０に調整されたものを使用した旨記載され（【００１２】，【００１６】），また，実施例３ではｐＨ３．８に調整された発酵乳入り飲むヨーグルトを使用した旨が記載されている（【００２７】）。そうすると，引用発明１－１の酸性蛋白食品のｐＨを４．５未満に設定することは，当業者が容易に想到し得るものといえる。
(イ)原告の主張について
原告は，豆乳発酵飲料としてあり得るｐＨの範囲は技術常識から当然限定されるものであり，これは４．１程度から４．５の範囲であるところ，ｐＨ４．３についてのみ官能評価による効果確認がされていることをもって，酸味の抑制効果等を認めるには十分であるなどと主張する。
この点，引用例３の実施例としてｐＨ４．１及び４．２の例が示されているものの（表２，表３），引用例２の発酵豆乳入りウォータータイプ処方例の清涼飲料水（表３）ではｐＨは３．４とされていることに鑑みると，豆乳発酵飲料のｐＨの下限が４．１程度であることを認めるに足りない。なお，甲４【０００６】には，「豆乳を原料とする食品には，…大豆特有の苦味や渋味等の違和感を覚える風味が残ってしまう問題があ」り，ｐＨ３．５～４．２の範囲において「大豆特有の苦味や渋味」が「より強調されるために，豆乳を酸性食品に利用することが妨げられる傾向にある。」とされているところ，この記載は，未発酵の豆乳を原料とする食品に関するものと理解されることから，甲４をもって豆乳発酵飲料のｐＨの下限が４．１程度であることを裏付ける証拠ということはできない。また，一般に，酢酸等の有機酸によりｐＨ値が調製される場合，有機酸の量が増えてｐＨ値が低くなると「酸味」が強くなることが予想され，少なくとも，ｐＨ４．３やｐＨ４．５付近において，ｐＨが０．１程度変動することで酸味の抑制効果等は大きく変わらないとは必ずしもいえず，これを裏付けるに足りる証拠もない。以上より，この点に関する原告の主張は採用できない。
イ相違点１－２について
(ア)平成２２年３月に，キッコーマングループにより「カルシウムの多い豆乳飲料」及び「豆乳飲料いちご」が販売されていたこと（甲１０），本件特許出願日より前の同年５月２４日にキッコーマン飲料株式会社により「カルシウムの多い豆乳飲料」が販売されていたこと（甲１１），同じく本件特許出願日より前の平成２４年３月１２日に，同社により「豆乳飲料グレープフルーツ」が販売されていたこと（甲１２）が認められる。
平成２７年３月３日付け「豆乳飲料の性状確認試験」（甲１３）は，上記３製品（ただし，製造日はいずれも平成２７年２月）につき，本件明細書記載の方法により粘度，沈殿量及びｐＨを測定したものであるところ，粘度については，「豆乳飲料グレープフルーツ」が７．０ｍＰａ・ｓ，「豆乳飲料いちご」が８．５ｍＰａ・ｓ，「カルシウムの多い豆乳飲料」が７．８ｍＰａ・ｓであったことが記載されている。この測定結果につき，その信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない。平成２８年９月９日付け「発酵乳入り清涼飲料水の測定」（甲１７）は，市販の発酵乳入り清涼飲料（発酵乳入り清涼飲料水。同年８月２５日購入）について，本件明細書記載の方法で粘度，沈殿量及びｐＨを測定したものであるところ，粘度は５．７４ｍＰａ・ｓであったことが記載されている。この測定結果につき，その信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない。
これらによれば，消費者の受け入れられる飲料という観点から見た場合，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであることは，そのような飲料として普通の範囲内に属すると認められる。なお，甲１３及び１７の測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ，消費者の嗜好が変動し得ることを考慮しても，平成２５年３月の本件特許出願後の２年ないし３年の間に，この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く，また，これをうかがわせる具体的な事情もない。


なお，平成３０年７月６日付け「実験成績証明書」（甲５５）によれば，現在販売されている４つの豆乳発酵飲料（甲５１～５４）につき，本件明細書記載の方法で粘度（ｍＰａ・ｓ）を測定したところ，いずれも１０．０以上との測定結果が示されている。しかし，測定対象とされる商品の製造時期その他の条件により，同一銘柄の商品であっても測定結果に差異を生じ得るから（後記(エ)），これをもって直ちに，本件特許出願日において５．４～９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲を設定することを阻害するに足りる事情ということはできない。
(イ)粘度につき，本件明細書には，「５．９ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，６．４ｍＰａ・ｓ以上であることがより好ましく，６．９ｍＰａ・ｓ以上であることが更に好ましい。また，…８．５ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，８．０ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましい。」（【００２９】），「ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加していないサンプルＮｏ．１との比較から明らかなように，ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによって，粘度が高くなった（表３及び図２）。」（【００７４】）との記載がある。また，表３及び図２によれば，サンプルＮｏ．２～Ｎｏ．６においては，ｐＨを問わず粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓの範囲に含まれており，上記範囲の下限に最も近い粘度のものはｐＨ４．５の場合のＮｏ．６，上限に最も近いものはｐＨ４．２の場合のＮｏ．２である。
これらの記載からは，「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」との粘度範囲の特定は，ペクチン及び大豆多糖類を添加した結果としての粘度を特定したという意義を有するにとどまると解され，必ずしもｐＨとの関連性を見出すことはできない。(ウ)引用例１には，ハイメトキシルペクチン（ＨＭペクチン）等の糊料（シックナー）の添加量を増やせば酸性蛋白食品の粘度を高められること（【０００２】），ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用すると，糊状感の改善，つまりＨＭペクチンによる粘度上昇を抑制できること（【００１８】，【００２７】）が記載されている。このことから，引用発明１－１の酸性蛋白食品の粘度は，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用し，それらの添加量を操作することで調整可能なことは，当業者に明らかである。
そして，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓである豆乳飲料や発酵乳飲料は，一般に販売され，消費者に受け入れられていた粘度範囲であり（上記(ア)），その下限値である５．４ｍＰａ・ｓも，本件各発明の課題であるタンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない（前記⑵イ(イ)ｃ）。そうすると，当業者は，豆乳飲料や発酵乳飲料等を包含する引用発明１－１の酸性蛋白食品の粘度の範囲として「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲を採用することを容易に想到し得たものといえる。
(エ)原告の主張について
原告は，甲１３及び１７の測定結果は相違点１－２の粘度範囲の構成が「普通」であるか否かの判断資料とはなり得ず，粘度範囲は飲料ごとに適した範囲が存在し，豆乳発酵飲料につき本件特許出願時において「普通」だった粘度範囲を確認するためには，あくまで，その当時の豆乳発酵飲料の粘度を調査しなければならないこと，現在販売されている豆乳発酵飲料及び豆乳飲料の粘度測定の結果からは，豆乳発酵飲料について「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲が消費者に受け入れられる飲料の粘度として「普通の範囲」とする根拠はないなどと主張する。しかし，甲１３及び１７の測定結果をもとに本件特許出願時に普通の範囲内であった豆乳発酵飲料の粘度範囲を判断し得ることについては，前記(ア)のとおりである。
また，平成３０年７月６日付け「実験成績証明書」（甲５６）の表２には，豆乳飲料１０製品の粘度が記載されているところ，うち２製品は１０ｍＰａ・ｓを超えるものの，１製品が「６．０７ｍＰａ・ｓ」であり，「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲内にあり，その他の製品も，その上限をやや超える９．０７～９．６０ｍＰａ・ｓの範囲内に５製品，その下限をやや下回る４．１４ｍＰａ・ｓ，４．５５ｍＰａ・ｓのものが各１製品という分布となっている。しかも，このうち，「キッコーマンカルシウムの多い豆乳飲料」は，甲１３記載の測定においても対象とされた製品であるところ，甲５６においては「９．３４ｍＰａ・ｓ」という結果であるのに対し，甲１３では「７．８ｍＰａ・ｓ」となっており，銘柄が同一の商品でも，飲料の製造時期や粘度の測定条件等により１．５ｍＰａ・ｓ程度の差異が生じ得るものであることが理解できる。
これらの事情を総合的に考慮すると，本件特許出願日において「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲を外れる粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料が販売されていた事実は否定し得ないとしても，その範囲内の粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料は一般に販売され，消費者に受け入れられていたものと解するのが相当である。したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ相違点１－３について


(ア)引用例１においては，酸性蛋白食品におけるタンパク質粒子の凝集，沈殿を防止する目的で，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用することが記載されており（【０００２】～【０００４】），その使用量につき，水溶性大豆多糖類は標準的に最終製品に対し０．１～１０％，好ましくは０．２～２％程度がよく，ＨＭペクチンは最終製品に対し０．０５～１．０％，好ましくは０．１～０．５％とされている（【０００８】，【００１０】）。上記好ましい使用量のうち，ＨＭペクチンが０．１％，水溶性大豆多糖類が０．２％の場合，ＨＭペクチン及び水溶性大豆多糖類の添加量総量におけるＨＭペクチンの割合は３３．３％であり，ＨＭペクチン０．５％，水溶性大豆多糖類２％の場合は，ＨＭペクチンの割合は２０％である。
また，実験例２には，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を，０．３％と０．１％，０．２％と０．２％，０．１％と０．３％の添加量で併用した場合，良好な結果が得られたことが記載されている（【００１６】，表２）。これをペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対するペクチンの添加量の割合に換算すると，それぞれ，７５質量％，５０質量％，２５質量％となる。他方，同実験例において，安定剤としてＨＭペクチンを単独で使用し，水溶性大豆多糖類を併用しなかった場合は必ずしも良好な結果を得られなかったのに対し，水溶性大豆多糖類を単独で使用し，ＨＭペクチンその他の安定剤と併用しなかった場合は，上記併用した場合と同様に良好な結果を得られたことが記載されている。
さらに，実施例３の２Ｗ／Ｗ％のＳＳＰＳ（水溶性大豆多糖類）溶液２０．０％，２Ｗ／Ｗ％のＨＭペクチン溶液１０．０％（【００２５】）は，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対するペクチンの添加量に換算すると３３質量％となるところ，この場合も沈殿等の点で「優れた品質を保持していた。」と評価されている。
これらの記載を総合的に考慮すると，引用例１には，酸性蛋白食品の粘度につき，ペクチン及び水溶性大豆多糖類の添加量総量１００％質量に対するペクチンの添加量を７５～２０質量％とすることにより良好な結果を得られることが示されているということができる。そうすると，引用発明１－１において，酸性蛋白食品の粘度が所望の値となるように，ペクチン及び大豆多糖類の添加量を最適化し，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対するペクチン添加量として上記範囲内に含まれる２０～６０質量％を選定することは，当業者が容易に想到し得たものということができる。
(イ)原告の主張について
原告は，引用例１につき，上記ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の各質量％の組合せが好ましい旨の記載はない，実験例２は脱脂粉乳の実験結果を示したものである，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を「併用」するという思想が読み取れるだけであり，ペクチンの添加量をコントロールするという思想は読み取れないなどと主張する。
しかし，上記引用例１の実験例２及び実施例３の記載は，いずれもＨＭペクチンを糊料として用い，その使用に伴う糊状感の改善効果，蛋白質粒子の凝集，沈殿，相分離等の防止効果を奏するために，引用例１の水溶性大豆多糖類及びペクチンの双方の添加量をコントロールするという技術思想を示すものと理解される。また，ペクチン及び大豆多糖類を併用した例として，甲４には，酸性豆乳飲料にペクチン０．３質量％，大豆多糖類０．２質量％を添加した処方（ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンが６０質量％），ペクチン０．３質量％，大豆多糖類０．４質量％を添加した処方（ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンが４３質量％）が記載されている（【００５７】～【００５９】，表７）。さらに，甲６には，「大豆多糖類とペクチンの併用により，酸乳飲料の安定性が相乗的に上昇すること…が分かった。＼①酸乳飲料の安定化効果＼酸乳飲料の処方を表１に示す。安定剤の添加量を０．４％に固定し，大豆多糖類とＨＭペクチンの配合割合を変更させて，酸乳飲料を調整した。…室温保存の場合，ＨＭペクチンと大豆多糖類を５：３（テスト４）－３：５（テスト６）の配合比率で併用すると，大豆多糖類単独使用…およびＨＭペクチン単独使用…に比べて沈でん率が低下し，併用効果が認められた。」（３９頁第４段１行目～２４行目）との記載がある。ここでは，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して３８質量％及び６３質量％のペクチンを添加した処方が記載されていることが分かる。
そうすると，引用例１の実験例２及び実施例３におけるペクチンの添加量は，脱脂粉乳に対する特別な添加条件であるとは解されない。以上より，この点に関する原告の主張は採用できない。
エ相違点１－４について
(ア)引用例１の「本発明において，“酸性蛋白食品”という語は，…発酵乳（固状又は液状）…等の酸性を帯びた蛋白食品を意味する。また，“動植物性蛋白”とは，牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳；…及び発酵乳を云う。なお，後者の発酵乳は，上記動植物性蛋白を殺菌後，乳酸菌スターターを加えて発酵させた発酵乳を指す…。」（【０００５】），「酸性蛋白食品を製造する場合，原料として，…動植物性蛋白…を用いる。」（【０００７】）との記載によれば，発酵乳において，植物性蛋白を栄養成分とする豆乳の発酵乳のみが除外されているとはいえない。また，酸性蛋白食品の例として「発酵乳（固状又は液状）」が挙げられていることから，引用発明１－１の酸性蛋白食品が豆乳発酵飲料を包含することは，当業者に明らかである。
そうすると，引用発明１－１の酸性蛋白食品を豆乳発酵飲料とすることは，当業者が容易に想到し得たことである。
(イ)原告の主張について
原告は，引用例１の酸性蛋白食品には豆乳の発酵物を含む飲料又は食品までは含まれない，【０００５】及び【０００７】の記述を整合的に理解すると，「酸性蛋白食品」は，原料として豆乳発酵物を使用することは除外しないものの，それ自体が豆乳発酵飲料の香味を有する場合は除外されていると理解すべきであるなどと主張する。


しかし，引用例１【０００５】は，酸性蛋白食品につき，「発酵乳（固状又は液状）」のほか，多様な「酸性を帯びた蛋白食品」を列挙して定義し，「動植物性蛋白」についても，「発酵乳」のほか「牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳」その他多様な乳を列挙して定義するとともに，「後者の発酵乳は，上記動植物性蛋白を殺菌後，乳酸菌スターターを加えて発酵させた発酵乳を指す」などとして，「発酵乳」につき補足的な説明を加えたものである。ここで，「後者の発酵乳」につき，「酸性蛋白食品」に挙げられる「発酵乳」と「動植物性蛋白」として挙げられる「発酵乳」との意義を異なるものとして理解すべきことを明示する記載はない。そして，この定義を受けて，【０００７】は，「酸性蛋白食品の製造」に用いる原料として「糖類，ＳＳＰＳ，動植物性蛋白，酸，香料，清水及び必要に応じて果汁，果肉等」を挙げている。「動植物性蛋白」に「豆乳」の「発酵乳」も含まれることは上記定義から明らかであるから，「酸性蛋白食品」に豆乳の発酵乳を原料とするものが含まれることも明らかである。したがって，これにより製造された「酸性蛋白食品」とはすなわち豆乳の発酵乳を含む「発酵乳（固状又は液状）」であることは，引用例１の記載から容易に理解できる。
なお，「動植物性蛋白」として挙げられたもののうち，「牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳」と「発酵乳」以外は，いずれも，いかなる加工が施された乳であるかの説明が付加されている。そして，当該段落の「後者の発酵乳は」以下の記載は，その内容から，これと同旨の説明を付加する趣旨で置かれたものと理解されるのであって，「酸性蛋白食品」として列挙された「発酵乳」を「前者」と位置付け，両者が異なるものとすることを意図したものとは解されない。
また，引用発明１－１の解決しようとする課題は，「粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品におけるタンパク質粒子の凝集，沈殿，相分離などの欠点を防止するための手段ないしは該欠点を防止した酸性蛋白食品を提供すること」にあり，食品の「渋み，豆臭，青臭み等」ないし「香味」といった風味に直接関わるものではない。そうである以上，豆乳の発酵物が，豆乳と比べても大豆特有の渋み，豆臭，青臭み等の点で劣っているとしても，その一事をもって，引用発明１－１の「酸性蛋白食品」の範囲に含まれないと解すべき理由はない。以上より，引用例１には，「酸性蛋白食品」として豆乳を発酵させた発酵乳を原料とする豆乳発酵飲料が示唆されているといえ，この点に関する原告の主張は採用できない。
⑷本件発明１の効果
ア前記⑵イ(ウ)ｂのとおり，本件明細書の記載によれば，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集を抑制するという効果を奏する点では共通するものの，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が本件各発明に共通の効果としてよいかは，本件明細書の記載の内部的な不整合から，疑問があるといわざるを得ない。
イその点を措くとしても，引用発明１－１は酸性蛋白食品におけるタンパク質粒子の凝集，沈殿を防止する目的でＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を用いるものであり（【０００２】～【０００４】，【０００６】），引用例１の実験例２及び実施例３には，ペクチンと大豆多糖類を併用した場合に沈殿や上澄みの生じない結果が得られることが記載されている（【００１２】～【００１８】，【００２５】，【００２７】）。このことから，タンパク質成分等の凝集の抑制効果は，引用例１の記載に基づき当業者が予測できたものといえる。
また，粘度の安定については，本件明細書によればｐＨが４．５未満の条件でペクチンと大豆多糖類を併用した際に観察されるものであるところ（【００７４】），引用例１の実験例２及び実施例３に記載される酸性蛋白食品は，ｐＨ４．０及びｐＨ３．８でそれぞれペクチンと大豆多糖類を併用した処方である。そうすると，粘度の安定に係る効果も，引用例１の記載に基づき当業者が容易に予測できたものといえる。
一方，酸味の抑制，後に残る酸味の低減及び口当たりの滑らかさといった味覚面の効果は，豆乳発酵飲料のｐＨを４．３に固定し，「７名の訓練されたパネルにより，「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当たりの滑らかさ」について，Visual    Analogue    Scale法により，０～１０点の間で点数を付け，その平均値を評点とした」官能評価に基づき検討されたものである（【００７８】）。しかるに，その結果を子細に検討すると，ペクチンと大豆多糖類を併用しない場合やペクチンの添加量が２０～６０質量％から外れる場合，すなわち本件発明１の構成を満たさない場合でも，ペクチンの添加量が２０～６０質量％の場合と同程度の味覚面の効果が得られていることが理解できる（表５）。また，豆乳発酵飲料の酸味や味は，発酵させる豆乳の種類・濃度，使用する乳酸菌の種類，用いるペクチンや大豆多糖類の種類等の様々な要因によっても変動し，また，ｐＨの相違によっても酸味の変動は生じ得るものであることは明らかである。これらの事情を踏まえると，本件発明１に上記味覚面の効果があるとしても，これをもって，本件発明１の構成によってこそ導かれ，本件発明１の構成から外れた場合には得られない効果であるとはいい難い。
そもそも，本件明細書には，味覚面の効果の各評価項目におけるパネルの個別の評点は明記されておらず，各評価項目における７人のパネルの評点に係る詳細は不明である上，各パネル及び各評価項目で，加点又は減点が適正に行われることを担保するための評価基準及び評価手法や，評点が分散した場合の統計上の措置等も明らかでない。このことに鑑みると，本件明細書記載の官能評価試験の結果をもって，本件発明１の奏する効果に基づく進歩性を評価するに足りる程度の客観性ないし信頼性を備えた実験結果であるとは認められない。
以上より，本件明細書記載の本件発明１の効果（タンパク質成分等の凝集の抑制，粘度の安定，酸っぱい風味の抑制，後に残る酸味の低減，及び口当たりの滑らかさ）により本件発明１の進歩性を肯定することはできない。これに反する原告の主張は採用できない。
⑸小括
以上のとおり，引用発明１－１及び引用例１記載のその他の事項に基づき，当業者は相違点１－１～１－４に係る本件発明１の構成を容易に想到し得たものであり，また，本件発明１の効果も，当業者が容易に想到し得る範囲内にとどまり，格別なものとは認められない。この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由１－１は理由がない。
３取消事由２－１について


⑴本件発明２と引用発明１－１との一致点・相違点本件発明２と引用発明１－１とを対比すると，両者は，一致点１－１で一致し，相違点１－１～１－４で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－５（前記第２の３⑶イ(ア)）で相違することが認められる。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－１～１－４については，前記２のとおりである。
イ相違点１－５について
本件明細書の記載（【０００７】，【００１１】，【００１２】，【００７７】）によれば，相違点１－５に係る本件発明２の構成は，本件各発明の課題であるタンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料を沈殿量の観点から特定するとともに，その沈殿量の値を得る手順をも特定したものと認められる。もっとも，本件明細書の表４によると，ペクチンを２０～１００質量％で含むＮｏ．２～Ｎｏ．１０は，ｐＨの高低や大豆多糖類の存否に関わりなく，本件発明２で規定される沈殿量を満たす。
他方，引用発明１－１は，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類とを含有することによりタンパク質粒子の凝集，沈殿を防止することを解決しようとする課題とするものであり，引用例１では，実施例として，ＨＭペクチンを７５質量％，５０質量％，２５質量％，３３質量％という異なる割合でＨＭペクチン及び水溶性大豆多糖類を組み合わせた場合の沈殿物の有無ないし量等の試験結果を示している。そうすると，相違点１－５に係る本件発明２の沈殿量は，引用発明１－１との関係では，そもそも実質的な相違点とならないともいい得るし，少なくとも，これらの混合物の含有量を調整して凝集，沈殿を抑制することは，当業者が容易になし得ることといえる。
以上より，引用発明１－１及び引用例１記載の事項に基づき，当業者は，相違点１－５に係る本件発明２の構成を容易に想到し得たものである。原告も，相違点１－５の容易想到性に係る本件審決の判断の誤りについては具体的に主張していない。したがって，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由２－１は理由がない。
４取消事由３－１について
⑴本件発明３と引用発明１－１との一致点・相違点本件発明３と引用発明１－１とを対比すると，両者は，一致点１－１で一致し，相違点１－１～１－４で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－６（前記第２の３⑶ウ(ア)）で相違することが認められる。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－１～１－４については，前記２のとおりである。
イ相違点１－６について
引用例１には，発酵乳を得るに当たり動植物性蛋白に乳酸菌を加えて発酵させることが記載されている。また，引用例３には，【背景技術】の項に，豆乳を発酵させる方法として，ビフィドバクテリウム属に属する乳酸菌を用いる方法及びこれに他の乳酸菌を混合させる方法が４つの特許文献において提示されているとした上で，同文献記載の発明として，ビフィドバクテリウム属に属する乳酸菌の使用を排除し，他の乳酸菌の混合菌株を豆乳に接種させて得られる豆乳発酵乳酸菌飲料が示されている。さらに，甲１６（特開２０１２－３６１５８号公報）には，「ラクトバチラス・ブレビスは，古くから発酵食品に利用されている乳酸菌の一種であり，生体への安全性が確立されている。」（【０００９】）との記載がある。本件明細書にも，同様の記載（【００２３】）がある。
これらの記載に鑑みると，豆乳の発酵において乳酸菌を用いることは，本件特許出願時における技術常識といってよい。
そうである以上，引用発明１－１及び技術常識に基づき，当業者は，相違点１－６に係る本件発明３の構成を容易に想到し得たものであり，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張は採用できない。取消事由３－１は理由がない。
５取消事由４－１について
⑴本件発明４と引用発明１－１との一致点・相違点本件発明４と引用発明１－１とを対比すると，両者は，一致点１－１で一致し，相違点１－１～１－４及び１－６で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－７（前記第２の３⑶エ(ア)）で相違することが認められる。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－１～１－４については前記２のとおりであり，相違点１－６については前記４のとおりである。
イ相違点１－７について
(ア)甲１６（特開２０１２－３６１５８号公報）には，前記４⑵イの【０００９】の記載のほか，「ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３菌株は，２００６年６月２８日に独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター…に寄託された，受託番号がＦＥＲＭＢＰ－１０６３２の菌株である。」（【０００８】）との記載がある。
そうすると，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３を発酵食品に用いることに困難性は認められない。すなわち，引用発明１－１及び甲１６記載の事項（さらに，引用例１その他の文献から認められる前記４の技術常識）に基づき，当業者は，相違点１－７に係る本件発明４の構成を容易に想到し得たといえる。(イ)原告は，本件発明４の構成を採用することで，豆乳臭が十分に低減され，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができるところ，これは本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果であるなどと主張する。しかし，本件明細書には，本件発明４の構成により「より一層豆乳臭が低減され，かつより一層爽やかさのある風味の良い豆乳発酵飲料を提供することができる。」（【００２２】）との記載こそあるものの，そのような効果の存在及びこれが特定の乳酸菌の菌株を用いたことで得られることを示す実施例の記載は見当たらない。そうである以上，これをもって本件発明４の進歩性を認めるに足りる異質な効果と認めることはできない。
したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。ウ以上のとおり，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由４－１は理由がない。
６取消事由５－１について
⑴引用発明１－２，本件発明５と引用発明１－２との一致点・相違点
ア引用発明１－２


引用例１に本件審決認定に係る引用発明１－２（前記第２の３⑵ア(イ)）が記載されていることは，当事者間に争いがない。
イ本件発明５と引用発明１－２との一致点・相違点本件発明５と引用発明１－２とを対比すると，両者は，本件審決認定に係る一致点１－２（前記第２の３⑶オ(ア)ａ）で一致し，相違点１－８～１－１１（前記第２の３⑶オ(ア)ｂ）で相違することが認められる。
この点につき，原告は，主位的主張として，相違点１－８～１－１１に係る本件発明５の構成は１つのまとまりのある構成として，相違点１－Ｂが認定されるべきである旨主張する。
しかし，この主張が採用し得ないことは，前記２⑵イ(ウ)と同様である。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－８，１－１０及び相違点１－１１は，それぞれ相違点１－１～１－３と実質的に同じである。したがって，前記２⑶ア～ウと同様に，これらの相違点に係る構成は当業者が容易に想到し得たものといえる。
イ相違点１－９について
前記２⑶エのとおり，引用例１には，豆乳を発酵させた発酵乳を原料とする豆乳発酵飲料が示唆されているとともに，【０００５】には，動植物性蛋白に乳酸菌を用いて発酵させた発酵乳を得ることが記載されている。したがって，引用発明１－２において，酸性蛋白食品を「豆乳発酵飲料」とすること，「豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程」によって原料となる豆乳発酵物を得て，これにペクチン及び大豆多糖類を添加することは，当業者が容易に想到し得るものといえる。
ウ原告の主張について
原告は，当業者が，引用発明１－２において，あえて豆乳発酵物を得る工程を追加する動機付けはなく，そもそも「酸性蛋白食品」を豆乳発酵飲料に置き換えられると理解しないなどと主張する。
しかし，上記原告の主張は，引用例１の「酸性蛋白食品」に含まれないなどとする主張（前記第３の１⑴〔原告の主張〕イ(エ)）を前提とするものであるところ，前記２⑶エのとおり，その前提となる主張自体採用できない。また，原告は，本件発明５により，酸味の抑制及び後味に優れるという異質な効果を奏するなどとも主張する。
しかし，この点に関する原告の主張が採用できないことは，前記２⑷と同様である。
エ以上より，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由５－１は理由がない。
７取消事由６－１について
⑴本件発明６と引用発明１－２との一致点・相違点本件発明６と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致し，相違点１－８～１－１０で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－１２（前記第２の３⑶カ(ア)）で相違することが認められる。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－８～１－１０については，前記６⑵と同様である。
イ相違点１－１２について
(ア)前記２⑶ウのとおり，引用例１には，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の添加量を目的に応じて設定するという技術思想が示されていることから，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンの添加量を３０～６０質量％とすることは，引用発明１－２においても想定される範囲内のことといえるとともに，甲４には，ペクチンを６０質量％，４３質量％で用いること，甲６には，ペクチンを３８質量％－６３質量％で用いることが記載されている。したがって，引用発明１－２及び引用例１記載のその他の事項（さらに，甲４及び６記載の事項）に基づき，当業者は，相違点１－１２に係る本件発明６の構成を容易に想到し得たものといえる。
(イ)原告の主張について
原告は，相違点１－１２に係る本件発明６の構成は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を前提に，粘度の安定や酸味の抑制，後味が優れるとの効果に加え，ペクチンの添加量の割合が２０～６０質量％の場合の効果に加えて口当たりが滑らかになるという効果の発見に伴い特定されたものであるのに対し，引用例１にはこのような効果に関する記載はなく，ペクチンの添加量をコントロールするという発想もない，また，上記効果は当業者が予測できない異質な効果であるなどと主張する。しかし，引用例１に，ペクチンと大豆多糖類の添加量を目的に応じて設定するという技術思想が示されていることは，上記のとおりである。また，原告主張に係る上記効果の点については，前記２⑷と同様である。
したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。ウ以上より，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由６－１は理由がない。
８取消事由７－１について
⑴本件発明７と引用発明１－２との一致点・相違点本件発明７と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致し，相違点１－８～１－１０で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－１３（前記第２の３⑶キ(ア)）で相違することが認められる。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－８～１－１０については，前記６⑵と同様である。イ相違点１－１３については，前記７⑵イと同様である。ウ以上より，引用発明１－２及び引用例１記載のその他の事項（さらに，甲４及び６記載の事項）に基づき，当業者は，相違点１－１３に係る本件発明７の構成を容易に想到し得たものといえるから，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張は採用できない。取消事由７－１は理由がない。
９取消事由８－１について
⑴本件発明８と引用発明１－２との一致点・相違点本件発明８と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致し，相違点１－８～１－１１で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－１４（前記第２の３⑶ク(ア)）で相違することが認められる。
⑵相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点１－８～１－１１については，前記６⑵のとおりである。
イ相違点１－１４について


平成２７年９月２９日判決言渡
平成２７年（ネ）第１００５５号特許侵害差止等請求権不存在確認等請求控訴事件（原審東京地方裁判所平成２６年（ワ）第１９４４７号）
口頭弁論終結日平成２７年７月９日
判決
控        訴     人        特定非営利活動法人日本ビデオアルバム協会訴訟代理人弁護士          草   場   理津子
補佐人弁理士          野田   茂
伊東   啓
被控訴人          株式会社   ＣＦＴ   ＥＣ訴訟代理人弁護士          古田利   雄
佐藤未   央
鈴木   俊
柳田恭   兵
木村佳   生
鈴木理   晶
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，１，２審とも，被控訴人の負担とする。
第２事案の概要等
なお，呼称は，審級による読替えを行うほか，原判決に従う。
１事案の概要
本件は，被控訴人が，発明の名称を「記録媒体」とする特許権（本件特許権）の特許権者である控訴人に対し，①原判決別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体の生産譲渡行為並びに上記光記録媒体を製造するための原判決別紙物件目録記載１のコピーガード専用光記録媒体の販売行為及び同２のコピーガード用マスター作成ソフトウェアの利用許諾行為が本件特許権の侵害に当たらないと主張して，控訴人が被控訴人に対し上記各行為の差止請求権を有しないことの確認を，②控訴人が第三者に対して被控訴人が本件特許権を侵害している旨を告知する行為が不正競争防止法２条１項１４号に該当すると主張して，同法３条１項に基づき，同告知行為の差止めを求めた事案である。
原審は，平成２７年３月２４日，「１被告が，原告に対し，特許第４７４３８２９号の特許権に基づき，別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を生産し，譲渡する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。２被告が，原告に対し，特許第４７４３８２９号の特許権に基づき，別紙物件目録記載１の光記録媒体を販売する行為及び同２のソフトウェアを利用許諾する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。３被告は，原告が別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を製造し，頒布する行為，別紙物件目録記載１の光記録媒体を第三者に販売する行為及び同２のソフトウェアを利用許諾する行為が特許第４７４３８２９号の特許権を侵害する旨を第三者に告知してはならない。４訴訟費用は被告の負担とする。」（カギ括弧内の別紙はいずれも原判決の別紙を指す。）との判決を言い渡したところ，控訴人は，同年４月３日に控訴した。
２前提事実
原判決第２の１（２頁２１行目から５頁１４行目。同部分で引用した原判決別紙物件目録を含む。）のとおりであるから，これを引用する。
第３争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正するほか，原判決第２の２及び３（５頁１５行目から９頁３行目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
１原判決６頁１３行目の「被告」を「控訴人」と改める。２原判決８頁１６行目の冒頭に，「被控訴人の顧客が，被控訴人マスター作成ソフトウェアを使用すれば，被控訴人コピーガード済み光記録媒体に誤り訂正プログラムが記録され，被控訴人専用記録メディアにも誤り訂正プログラムが保管される。このように，」を加える。
３原判決８頁２５行目の冒頭に，「控訴人もＤＶＤ－Ｒコピーガードサービスを提供しており，被控訴人と競争関係にあるところ，」を加える。４原判決９頁１行目の末尾に，改行の上，「また，控訴人は，被控訴人のみならず，被控訴人取引先に対して本件通知を行っており，新たに被控訴人の取引先が判明すれば，同様の通知をする可能性が高い。」を加える。５原判決９頁３行目の冒頭に，「控訴人と被控訴人がＤＶＤ－Ｒコピーガードサービスに関して競争関係にあること，控訴人が，被控訴人に対して，被控訴人が本件特許権を侵害していると考えられる旨通知したこと，被控訴人取引先に本件通知を行ったことは認め，その余は」を加える。
第４当審における当事者の補足主張－「誤り訂正プログラム」（争点(1)）
１控訴人
(1)一般的な意義
ア一般的に，「誤り訂正プログラム」は，通信，デジタルデータの分野で数多く存在する。元々，誤り訂正の技術は，放送局における電送技術から派生し，ＤＶＤの分野に発展したものであり，ディスクのキズやデータ欠損の訂正のためだけではなく，周波数変調やデジタル放送，衛星通信，携帯電話などの広い範囲で使われていた。したがって，「誤り訂正プログラム」が，キズやピットの破壊その他データ欠損といった誤りを訂正するプログラムに限定して，解釈されなければならない理由はない。
イ本件出願日である平成１６年１０月２９日当時，記録媒体の業界において，「誤り訂正プログラム」という用語は使用されていない。したがって，当然に，「誤り訂正プログラム」が，キズなどが入った場合に修復するプログラムを意味すると解することはできない。
(2)本件明細書から読み取れる意義
ア本件明細書【００２８】の記載からすれば，本件特許における「誤り訂正プログラム」とは，再生装置の訂正信号を作動させるきっかけの役割を持つプログラムであり，再生装置側にあるキズやピット配置の異常などを修復させる訂正信号を起動させるためのものである。
仮に，誤り訂正プログラムが，キズなどを復元又は修正するプログラムであるとすると，【００２８】は，再生装置の（キズなどを復元又は修正するプログラムを起動させる）訂正信号が，当該記録媒体のキズなどを復元あるいは修正するプログラム（誤り訂正プログラム）によって作動するということになる。これは，キズなどを修復するプログラムが再生装置側と記録媒体側の２か所に出現し，コピーガード効果を実現する上でキズなどを修復するという行為を重複して行うという不自然な結果をもたらすことを意味するから，誤り訂正プログラムが，キズなどを復元又は修正するプログラムであるとの解釈は，取り得ない。


イ本件明細書【００２０】には，記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に「動作する」誤り訂正ファイルなどが収納されている旨記載され，記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に「復元又は修正する」とは記載されていない。したがって，【００２０】は，「誤り訂正プログラム」がキズなどを復元又は修正するプログラムであることを意味するものではない。【００２０】は，あくまでファイル構成の概略を説明しているのであり，プログラムの内容を説明するものではない。また，【００２０】の記載は，誤り訂正プログラムが，記録媒体の記録面にキズが入った場合に限定して動作するものであることを意味しない。読取不可領域があるというＤＶＤ規格上の誤りも「誤り」に変わりないから，「誤り訂正プログラム」が，記録面にキズなどの誤りが入った場合以外にも動作することを排除するものではない。
ウ本件特許は，本件出願当時の技術状況において，最も重要な課題とされていた再生互換性を克服したものである。ＤＶＤに存在しない読取不可領域を設置した場合，それだけでは，ＤＶＤとしての「誤り」を保有している状態であるから，コピーガードの効果を生じさせるには，新たにプログラムを設置してＤＶＤとしての「誤り」を訂正して再生互換性を確保することが必要である。本件特許の「誤り訂正プログラム」は，正常なＤＶＤの正常な再生を阻害する要因を排除するためのものであって，この阻害要因には，キズやピットの破壊その他データ欠損だけではなく，再生互換性も含まれる。このことは，本件出願時において，【請求項２】に「データの認識が不可能な構成」と記載されており，「キズや汚れによるデータが再生装置で読み取れない構成」と記載されていないことからも理解できる。
２被控訴人
(1)本件出願時に，「誤り訂正プログラム」という用語に一義的な定義が存在せず，多義的な意味が存在するからこそ，「誤り訂正プログラム」の意味及び内容は，本件特許の請求項及び明細書の記載から判断されるべきである。そして，本件特許の構成要件Ｅは「前記読取不可領域には，認識不可能なデータとして，当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さを有するピットが配置されている部分を有し」というものであり，「誤り訂正プログラム」が「認識不可能なデータである，一定の長さを有するピット配置」と何らかの相関関係を有するプログラムを指すことが明確に読み取れる。また，本件明細書には，「読取不可領域は，データの読み取りが不可能な領域として設けられている。当該記録媒体が再生専用光ディスクである場合，情報の識別は記録ピットの周期を利用した『０』と『１』のデジタル信号で行われるが，パーソナルコンピュータ等の読み取り装置では，この周期（周波数変換）が検出されない領域は正常な領域ではないと判断されて読み取り作業が中断されるため，読取が不可能な領域となる。」（【００２６】，【００２７】），「この読取不可領域は，例えば，少なくとも再生装置の訂正信号が作動しない十分な長さのピットが配置されている領域として構成されている。・・・したがって，上記ピットは記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが作動する範囲上の長さとなっている。」（【００２８】）と記載されているから，「誤り訂正プログラム」と何らかの相関関係があるはずの「認識不可能なデータである，一定の長さを有するピット配置」が，「記録ピットの周期（周波数変換）が検出されない領域」を指すことも，明確に読み取れる。そうすると，構成要件Ｅにおける「誤り訂正プログラム」とは，記録ピットの周期（周波数変換）が検出されないという「誤り」を訂正する機能を有するプログラムを指すとしか解釈できない。
(2)ＤＶＤ（ビデオ）規格に修復して再生互換の課題を解決しようとするプログラムは，構成要件Ｃ「前記読取不可領域を回避して前記記録領域に記録されたデジタルデータを再生するための再生制御用のデジタルデータが記録された再生用のプログラムファイルを備え」に当然に含まれるべきものであるから，構成要件Ｅでいう「誤り訂正プログラム」を，ＤＶＤ（ビデオ）規格に修復するプログラムであるなどと解するべきではない。
第５当裁判所の判断
１当裁判所は，控訴人の当審における追加主張を踏まえても，原判決の判断に誤りはなく，本件控訴は棄却されるべきものと判断する。その理由は，次のとおり補正するほか，原判決の「第３当裁判所の判断」（９頁４行目から１５頁２行目まで。同部分で引用した原判決別紙物件目録を含む。）で判示したとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決１２頁１９行目の「特開２０００－２３１７５９号公報」を「特開２０００－２３１７５９号公報に記載された発明」に改める。(2)原判決１４頁２１行目の「競争関係にあること」の後ろに，「は，当事者間に争いがない。本件通知の内容からすると，」を加える。
２控訴人の補足主張に対する判断
(1)控訴人は，一般的な用語として，「誤り訂正プログラム」が，キズやピットの破壊その他データ欠損といった誤りを訂正するプログラムに限定されなければならない理由はない旨主張し，それを裏付ける書証を多数提出する。しかしながら，控訴人が提出する証拠は，①発明の名称や発明特定事項が「符号誤り訂正プログラム」，「文字認識誤り訂正プログラム」，「ビット誤り訂正プログラム」，「日本語文字認識・・・誤り訂正プログラム」となっていたり，書籍の題号や本文中の記載が「誤り訂正符号」や「伝送路誤りに強い符号化技術」となっているなど，訂正すべき「誤り」の内容がそれぞれ明示されており（乙２６～２９，３０の１～３０の３），本件特許における「誤り訂正プログラム」と異なり，その技術的意義が一義的に明らかなものや，②コピーガードではなく，伝送路における誤り訂正（乙２６，３０の１～３０の３），携帯電話機の受信時のビット誤り訂正（乙２８），手書き文字や印刷文字の認識における誤り訂正（乙２７，２９）に関するもので，技術分野が本件特許とは異なるものなどである。したがって，これらの証拠の記載は，本件特許の「誤り訂正プログラム」の意味を解釈するに当たって，必ずしも参考となるものではない（なお，控訴人は，本件特許出願まで，記録媒体の技術分野で「誤り訂正プログラム」という技術用語が使用されていなかったことを立証するために各書証を提出するが，これらの証拠は，国立国会図書館の蔵書をキーワード検索したもの（乙３１～３７）や特定の論文（乙３８～４４）であって，その他の多数の蔵書の内容や論文の題号及び内容において「誤り訂正プログラム」という用語がおよそ使用されていなかったことを意味するものでもない。）。いずれにせよ，本件特許における「誤り訂正プログラム」は，あくまでも特許請求の範囲及び本件明細書の記載によって解釈すべきであり，これによれば，記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に動作するものであって，そのような場合にも記録媒体の再生を可能にするプログラムであると解されることは，原判決が９頁６行目から１３頁１８行目で適切に説示したとおりである。控訴人の主張は理由がない。


(2)控訴人は，本件特許における「誤り訂正プログラム」とは，本件明細書【００２８】の記載からすれば，再生装置の訂正信号を作動させるきっかけの役割を持つプログラムであり，再生装置側にあるキズやピット配置の異常などを修復させる訂正信号を起動させるためのものであると主張する。かかる主張は，本件明細書に記載された「訂正信号」が，①それ自身が，キズなどによる誤りを訂正するプログラムであるか，②キズなどによる誤りを訂正するプログラムを起動させる信号であることを前提とするものと解される。
しかしながら，①「訂正信号」がプログラムであることは，本件明細書には記載されておらず，「信号」をプログラムと称することが技術常識であるともいえない。仮に「訂正信号」を誤り訂正プログラムと解すると，【００２８】は，再生装置の誤り訂正プログラムが，記録媒体の誤り訂正プログラムによって作動することを意味することになるが，本件特許では，そもそも，読取不可領域のピット１３は，記録媒体の誤り訂正プログラムも作動できない長さになっているため，記録媒体の誤り訂正プログラムによって作動される再生装置が，記録媒体の誤り訂正プログラムを作動させることもできず，再生装置及び記録媒体のいずれの誤り訂正プログラムも作動しないことになり，結局，誤り訂正がされずに再生不可能となる。これは，本件特許における記録媒体が再生可能であることとしていることと相容れない。したがって，「訂正信号」は誤り訂正プログラムであるという解釈は採用できない。また，②「訂正信号」が，キズなどによる誤りを訂正するプログラムを起動させることは，本件明細書には記載されておらず，「訂正信号」と誤り訂正プログラムが連携して誤り訂正を行うことが技術常識であるともいえない。一般的に，誤り訂正プログラムは，ＤＶＤ等のディスクを再生装置に入れ，データを読み出した最初の段階で，何の契機もなく作動するものでなければ，誤り訂正が実施されない場合が生じ，本来の目的であるデータの誤りを訂正するという機能を果たせなくなるから，かかる条件付きの誤り訂正プログラムは，技術的に想定し難い。そうすると，控訴人の主張は，本件明細書の記載に基づくものでも，技術常識に基づくものでもないから，採用できない。
(3)控訴人は，本件明細書【００２０】には，記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に「誤り訂正プログラム」が「動作する」ことが記載されているが，「復元又は修正する」とは記載されていないから，「誤り訂正プログラム」がキズなどを復元あるいは修正するプログラムであることを意味せず，また，読取不可領域があるというＤＶＤ規格上の誤りも「誤り」であるから，記録面にキズなどの誤りが入った場合以外に動作する誤り訂正プログラムを排除するものではないと主張する。しかしながら，一般に，特定の目的を持ったプログラムは，他のプログラムと連携して動作しない限り，当該プログラムが動作することにより，当該目的を達成するものである。これを前提に本件明細書をみると，記録媒体の再生を可能にするために，誤り訂正を行うという目的を持つプログラムは，「誤り訂正プログラム」以外に本件明細書には記載されていない。そうすると，本件明細書の「誤り訂正プログラム」は，それ自身で，誤り訂正を行うという目的を達成し，その結果，記録媒体の再生を可能にしていると解するのが自然である。したがって，「誤り訂正プログラム」は，「動作する」ことによって誤りを訂正できるのであり，「復元又は修正する」とは記載されていないからといって，「誤り訂正プログラム」がキズなどを復元あるいは修正するプログラムを意味することは，否定されない。また，本件特許では，読取不可領域があることによる再生上の問題は，「誤り訂正プログラム」とは別個の「再生用のプログラムファイル」によって，解消することが予定されている（【００１５】）。そうすると，本件明細書【００２０】の「記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に動作する誤り訂正用のプログラムファイル（誤り訂正ファイル）」における「誤り」は，「記録媒体の記録面」が「キズ」ついた場合に限定されていないが，それ以外の場合としては，「キズ」と同じように，指紋，汚れ，ゴミ等の何らかの物理的な要因によって，記録媒体から読み取ったデータに誤りが発生することを意味していると理解するのが自然である。したがって，読取不可領域があることによる再生上の問題は，「誤り訂正プログラム」で解決すべき対象となる「誤り」ではないから，読取不可領域の存在がＤＶＤ規格上の誤りといえるか否かにかかわらず，この点は，本件特許における「誤り」とはいえない。したがって，控訴人の主張は理由がない。
(4)控訴人は，誤り訂正プログラムが，キズなどを復元又は修正するプログラムであるとすると，【００２８】は，再生装置の（キズなどを復元又は修正するプログラムを起動させる）訂正信号が，当該記録媒体のキズなどを復元又は修正するプログラム（誤り訂正プログラム）によって作動するということになり，キズなどを修復するプログラムが再生装置側と記録媒体側の２か所に出現し，コピーガード効果を実現する上でキズなどを修復するという行為を重複して行うという不自然な結果となると主張する。
かかる主張は，本件明細書に記載された「訂正信号」が，キズなどによる誤りを復元又は修正するプログラムを起動させるものであることを前提とするものであるが，本件明細書にそのような記載はなく，控訴人の主張の前提事実が技術常識であるともいえないことは上記(2)で既に述べたとおりである。したがって，控訴人の主張は，採用できない。


平成２６年９月２２日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ワ）第１６７１７号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２６年８月２７日
判          決
神奈川県相模原市＜以下略＞
原         告     株式会社イー・ピー・ルーム
東京都千代田区＜以下略＞
被          告      国
同指定   代理人        中     島     伸一    郎同             浅    原    陽    子同              駒    﨑    利    徳同             平   川   千鶴子同             古    閑    裕    人
主          文
１本件訴えを却下する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，２００万円及びこれに対する平成２６年７月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，特許庁審判官審判長Ａが，原告が有していた発明の名称を「放電焼結装置   」とす   る特許   権（特   許第２   ６４０   ６９４   号。以   下「本   件特許   」という。）についての特許異議申立てに対し，特許庁審判官合議体の一人として，平成１３年７月４日にした取消決定（以下「本件取消決定」という。）をしたことは，特許法２９条２項に違反する処分をしたものであり，国家賠償法上違法であると主張して，被告に対し，２００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年７月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提となる事実（争いがないか，末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。）
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は，平成２年９月１８日，発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願（特願平２－２３９６２）に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし，発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願（特願平２－２４８０８５。以   下「本   件特許   出願」という。）をした。本件特許出願は，平成４年１月１４日，公開特許公報（平成４年特許公開第９４０５号）として出願公開された（甲１の１）。
イ原告は，平成７年３月１４日，本件特許出願について，同日付け手続補正書による補正をした（甲４の１。以下「本件補正」という。）。ウ特許庁は，平成９年５月２日，本件特許出願に係る特許（本件特許。ただし，登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。）につき設定登録をした（甲１の２）。
エ住友石炭鉱業株式会社は，平成１０年２月１３日，本件特許について，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした（平成１０年異議第７０６８２号。以   下「本   件特許異   議申立   て」と   いう。）。
オ特許庁は，平成１３年７月４日，本件特許異議申立てに基づき，本件特許を取り消す決定（本件取消決定）をした（甲２）。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は，本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した（東京高等裁判所平成１３年（行ケ）第３６９号）が，東京高等裁判所は，平成１５年４月９日，原告の請求を棄却する判決をし，同判決は同年１０月９日に確定した（乙２・２頁）。
イ原告は，本件取消決定の無効確認の訴えを提起した（   当庁平成２６年(行ウ）第９８号）が，当庁は，平成２６年５月２７日，原告の請求を棄却する判決をし（乙２），同判決は，同年６月１３日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
ウ原告は，本件特許異議申立て事件の審判官合議体担当審判官らが，異議申立人の不利益になるような公報について，故意又は過失により審理することなく本件取消決定をしたのは国家賠償法１条１項の違法行為に当たると主張して，本件被告（国。以下，単に「国」ということがある。）に対し，本件特許が存続していたであれば得られたであろう利益１５億円のうち１６０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成１６年（ワ）第１９９５９号）。当庁は，平成１６年１２月１０日，原告の請求を棄却する判決をした（乙３の１・２頁）。
原告は，同   判決を   不服と   して控   訴した   （東京   高等裁   判所平   成１７   年（ネ）第１６２号）が，東京高等裁判所は，平成１７年３月３０日，原告の控訴を棄却する判決をし（乙３の１・２頁），同判決は，同年４月１５日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
エ原告は，本件取消決定の違法を主張して，国及び審判合議体の審判長であったＡに対し，連帯して慰謝料２０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２３年（ワ）第９２４８号）。当庁は，平成２３年９月７日，原告の国に対する訴えを却下し，Ａに対する請求を棄却する判決をし（乙３の１・２及び３頁），同判決は，同月２１日の経過により確定した（乙１・５頁）。
オ原告は，本件取消決定の違法を主張して，国及びＡに対し，連帯して慰謝料４０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２３年（ワ）第１３７８０号）。当庁は，平成２３年７月２０日，原告の請求をいずれも棄却する判決をし（乙３の１・３頁），同判決は，同年８月５日の経過により確定した（乙１・６頁）。


カ原告は，Ａが，①異議申立人が申立ての理由としなかった刊行物についての審理をするに当たって異議申立人に意見を申し立てる機会を与えなかったこと，及び②平成５年改正前特許法４０条，４１条の適用を誤り，特許法２９条の２の適用を遺脱した違法な内容の取消理由通知書を原告に送付したことが不法行為を構成し，これにより損害を被ったと主張して，国及びＡに対し，連帯して慰謝料４０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２３年（ワ）第２４８８７号）。当庁は，平成２３年１２月２７日，原告の請求をいずれも棄却する判決をし（乙３の１・３頁），同判決は，平成２４年１月１１日の経過により確定した（乙１・６頁）。キ原告は，Ａが，特許法１５３条２項に違反して，異議申立人が申立ての理由としなかった刊行物についての審理をし，その結果を当事者に通知せず，当事者に意見を申し立てる手続を与えずに本件取消決定をしたことなどが不法行為に該当すると主張して，国及びＡに対し，連帯して慰謝料４０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２３年（ワ）第３０８１８号）。当庁は，平成２４年１月２６日，原告の請求をいずれも却下する判決をし（乙３の１・３及び４頁），同判決は同年２月１０日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
ク原告は，本件取消決定の違法を主張して，国に対し，慰謝料６０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２４年（ワ）第１３３７２号）。当庁は，平成２４年７月３０日，原告の訴えを却下する判決をし（乙３の１・４頁），同判決は同年８月１４日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
ケ原告は，本件取消決定の違法を主張して，国に対し，慰謝料２００万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２５年（ワ）第２２５７５号）。当庁は，平成２５年１１月１２日，原告の訴えを却下する判決をし（乙３の１・４頁），同判決は同月２８日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
コ原告は，本件取消決定の違法を主張して，国及びＡに対し，連帯して２００万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２５年（ワ）第２５６５１号）。当庁は，平成２５年１２月２５日，原告の訴えを却下する判決をし（乙３の１），同判決は平成２６年１月９日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
サ原告は，本件取消決定の違法を主張して，国及びＡに対し，連帯して６０万円等の支払を求める訴えを提起した（当庁平成２５年（ワ）第２９１５５号）。当庁は，平成２５年１２月１７日，原告の訴えを却下する判決をし（乙３の２），同判決は平成２６年１月８日の経過により確定した（弁論の全趣旨）。
シ原告は，本件取消決定の違法を主張して，国に対し，３０万円等の支払を求める訴えを提起し（当庁平成２６年（ワ）第１５３７４号。以下「１５３７４事件」という。同事件の訴状は，同年６月２日，国に送達され，同事件は，現在，係属中である（乙３の３）。
３当事者の主張
（原告の主張）
本件取消決定は，本件補正は出願当初の明細書又は図面に記載されていないから要旨変更に当たると認定したが，本件補正は要旨変更に当たらず，また，本件取消決定は，本件特許が，特許法２９条２項の規定に違反している旨を何ら示していない。
よって，請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
（被告の主張）
(1)ア本件訴訟は，上記２「前提となる事実」(2)ウないしサにおける前訴の蒸し返しであって，本件訴えは信義則に反し，許されない。イ仮に，上記前訴が一部請求であるとしても，金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは，特段の事情がない限り，信義則に反して許されず，当該訴えは却下されるべきで（最高裁平成１０年６月１２日第二小法廷判決・民集５２巻４号１１４７頁），本件において特段の事情は認められない。
よって，本件訴えの却下を求める。
(2)上記２「前提となる事実」(2)シのとおり，原告は，本件訴え提起に先立ち，平成２６年５月２８日，本件取消決定が平成５年改正前特許法４１条に違反した違法があるとして，国に対し，３０万円等の支払を求める１５３７４事件を提起している。１５３７４事件と本件訴訟とでは，当事者が同一であり，特許庁が本件取消決定を行ったことが違法であるとして，国家賠償法に基づき損害の賠償を求めるものとして訴訟物も同一である。仮に，本件訴えが，１５３７４事件の残部を請求するものであったとしても，主張されている権利は実体法上同一であるので，本件訴えは二重起訴に該当する。したがって，本件訴えは，民事訴訟法１４２条に該当する不適法な訴えとして却下されるべきである。
第３当裁判所の判断
上記第２の２「前提となる事実」(2)ウないしサのとおり，原告は，本件取消決定の違法を主張して本件被告（国）に対する損害賠償請求訴訟の提起を繰り返しており，本件訴えも，これら前訴の実質的蒸し返しであり，信義則に反し，かつ，訴権の濫用に当たる不適法なものであることが明らかである。よって，本件訴えを却下することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末    和    秀
裁判官
鈴    木    千    帆
裁判官
石神有   吾


平成２６年７月１０日判決言渡
平成２６年（行コ）第１８号在留特別許可義務付け請求控訴事件
主                文
１本件控訴をいずれも棄却する。
２控訴人の当審追加請求に係る訴えを却下する。
３当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２主位的請求
法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長は，控訴人に対し，本邦における在留を特別に許可する処分をせよ。
３予備的請求１（原審予備的請求１(2)）
名古屋入国管理局特別審理官は，控訴人の平成２３年１０月５日付け口頭審理請求を受理せよ。
４予備的請求２（原審予備的請求２及び当審追加請求）法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長は，控訴人に対する再審情願手続を開始せよ。
５予備的請求３（原審予備的請求１(1)）
名古屋入国管理局主任審査官は，控訴人に対して平成２１年４月１４日付けでした退去強制令書発付処分を撤回せよ。
第２事案の概要
１控訴人は，大韓民国（以下「韓国」という。）国籍を有する外国人であり，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）２４条１号（不法入国）所定の退去強制事由に該当すると認定された後，同認定に服して口頭審理の請求をしないで，退去強制令書発付処分（以下「本件処分」という。）を受け，その後，本件処分の取消しを求める訴えを提起したものの，請求棄却判決を受け，既に同判決は確定しているところ，本件は，控訴人が，本件処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する韓国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に，主位的に，法務大臣又は名古屋入国管理局長（以下「名古屋入管局長」という。）に対し，控訴人に対する在留特別許可の義務付けを求め，予備的に，①名古屋入国管理局（以下「名古屋入管」という。）特別審理官に対する控訴人の口頭審理請求の受理の義務付け又は②法務大臣又は名古屋入管局長に対するいわゆる再審情願手続を開始することの義務付け又は③名古屋入管主任審査官に対する本件処分の撤回の義務付けを求める事案である。原審は，控訴人の主位的請求及び予備的請求①，同②(ただし，法務大臣に対する請求を除く。)を却下し，予備的請求③を棄却した。なお，控訴人は当審において，予備的請求のうち，上記②における法務大臣に対する義務付けに係る訴えを追加し，また，各予備的請求の順位を前記第１のとおり変更した。２前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，原判決「事実及び理由」欄の第２の２及び３記載のとおりであるから，これを引用する。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の請求のうち，主位的請求及び予備的請求１，同２（当審追加請求を含む。）に係る訴えはいずれも不適法であり，予備的請求３は理由がないものと判断する。
その理由は，控訴人の当審における主張に対する判断等を次項以下に付加するほか，原判決「事実及び理由」欄の第３記載のとおりであるから，これを引用する。
２控訴人は，上記引用の原判決の説示につき，再審情願を違法と断ずるなら説明責任を果たすべきであること，控訴人をひとり司法救済の枠組みのらち外に置くのは憲法１４条，３１条に違反すること，再審情願の実務が違法であることを前提にして本案審理に入らないのは民訴法上の当事者主義に違反すること，本件に対する対応をいわゆる事情変更型の事案と対比すると合理性を欠くこと，控訴人の婚姻の実態について十分な事実審理を行う必要があったのにこれを行わなかった審理不尽などを指摘し，いわゆる口頭審理放棄型の本件において，およそ理論上，口頭審理放棄後に在留特別許可を付与しないことが違法となる余地を否定した原判決は，明らかに誤りであると主張する。しかし，原判決が説示するとおり，法務大臣等が特別在留許可をし得るという規定のない，いわゆる口頭審理放棄型の本件が，その規定のあるいわゆる事情変更型の事案と異なる取扱いを受けても不合理であるとはいえず，また，その余の控訴人の主張は，独自の見解に基づいて，控訴人の請求を認容するには至らない論点等を種々展開するものであって，採用することはできない。３なお，前記前提事実（原判示）のとおり，控訴人は，平成１４年２月に退去強制令書発付処分を受けて韓国に送還されたにもかかわらず，その上陸拒否期間中に，偽造された船員手帳を使って本邦に不法入国し，約４年８か月にわたって不法滞在を続けた末に不法在留の罪により有罪判決を受け，引き続き退去強制令書を発付する旨の本件処分を受けた後に，婚姻し，更に本件処分の取消訴訟を提起したものの，棄却判決が確定したものである。このような事実関係の下では，法務大臣等に対し在留特別許可の義務付けを求めることができるとする控訴人の法的見解に基づいて，控訴人が在留資格を有する永住者の配偶者であり，現在，善良な一市民として平穏な生活を営んでいることなどの控訴人主張の事情を前提に検討しても，法務大臣等が原告に対して在留を特別に許可しないことが，その裁量権の範囲を超え又はその濫用となるということはできない。また，同様に，本件処分の撤回権限を有する名古屋入管主任審査官がその権限を行使しないことが違法となるとは到底認められないものである。
第４結論
よって，原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからいずれも棄却し，控訴人の当審追加請求に係る訴えは不適法であるから却下することとして，主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第２部


平成２３年１０月１１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年(行ケ)第１０１０７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月２９日
判   決
原告             栄研化   学株式   会社訴訟代理人弁護士          永島孝   明
安國忠   彦
明   石   幸二郎
浅村昌   弘
弁理士          磯田志   郎
白洲一   新
桂田健   志
被            告          株式会   社ダナ   フォー   ム訴訟代理人弁護士          山上和   則弁理士          辻   丸   光一郎
中   山   ゆ   み
吉田玲   子
伊佐治         創
被告             独立行   政法人   理化学   研究所訴訟代理人弁護士          熊     倉     禎     男
小和田     敦   子
弁理士          滝     澤     敏     雄復代理人弁護士          渡     辺           光弁理士          新     谷     雅     史
主文
特許庁が無効２００８－８０００９１号事件について平成２１年３月１７日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，被告らが特許権者である特許の無効審判請求について，特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は，審判における手続違背の有無，訂正請求における違法の有無，訂正発明の進歩性の有無，訂正発明のサポート要件違反の有無である。以下において「被告」というときは，被告らを総称するものとする。
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「核酸の増幅法」とする本件特許第３８６７９２６号（平成１５年１０月２９日出願，平成１８年１０月２０日設定登録）の特許権者であるが，原告は，平成２０年５月２０日，本件特許の請求項１～２１について，無効審判の請求をした（無効２００８－８０００９１号）。
被告は，平成２０年８月４日付けで第１次訂正請求を行った（同請求は，次の本件訂正請求により取り下げられたものとみなされた。）が，特許庁は，平成２１年１月７日の口頭審理において，被告に対し，無効理由の通知を行った。これを受けて，被告は，同年２月６日付けで本件訂正請求を行った。
特許庁は，平成２１年３月１７日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年３月２７日，原告に送達された。
２訂正発明の要旨
本件訂正請求により訂正された本件発明のうち，特許請求の範囲の請求項１に係る訂正発明１の要旨（請求項１の記載）は，以下のとおりである。「鋳型核酸中の標的核酸配列と相補的な核酸を合成する方法であって，（ａ）標的核酸配列の３′末端部分の配列（Ａ）にハイブリダイズする配列（Ａｃ′）を３′末端部分に含んでなり，標的核酸配列において前記配列（Ａ）よりも５′側に存在する配列（Ｂ）の相補配列（Ｂｃ）にハイブリダイズする配列（Ｂ′）を前記配列（Ａｃ′）の５′側に含んでなるプライマーであって，プライマー中において前記配列（Ａｃ′）と前記配列（Ｂ′）との間に介在配列が存在しない場合には，前記配列（Ａｃ′）の塩基数をＸとし，標的核酸配列中における前記配列（Ａ）と前記配列（Ｂ）に挟まれた領域の塩基数をＹとしたときに，Ｘが１０～３０の範囲にあり，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にあり，プライマー中において前記配列（Ａｃ′）と前記配列（Ｂ′）との間に介在配列が存在する場合には，ＸおよびＹを前記の通りとし，該介在配列の塩基数をＹ′としたときに，Ｘが１０～３０の範囲にあり，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が３０～５０の範
囲にあるプライマーを用意する工程，
（ｂ）鋳型核酸を用意する工程，
（ｃ）前記プライマーを前記鋳型核酸にアニーリングさせ，プライマー伸長反応を行なって前記標的核酸配列の相補配列を含む相補核酸を合成する工程，（ｄ）工程（ｃ）により合成された相補核酸の５′側に存在する配列（Ｂ′）を同相補核酸上に存在する配列（Ｂｃ）にハイブリダイズさせ，これにより，鋳型核酸上の前記配列（Ａ）の部分を一本鎖とする工程，および（ｅ）工程（ｄ）により一本鎖とされた鋳型核酸上の前記配列（Ａ）の部分に，前記プライマーと同一の配列を有する他のプライマーをアニーリングさせて鎖置換反応を行なうことにより，工程（ｃ）により合成された相補核酸を，前記他のプライマーにより新たに合成される相補核酸で置換する工程，を含んでなり，工程（ｃ），工程（ｄ）および工程（ｅ）が等温で行われる，方法。」３審判で原告が主張した無効理由（撤回された無効理由１（新規性の欠如）は除く。）及び職権により通知された職権無効理由とそれらに対する審決の判断
(1)無効理由２
本件訂正に係る発明は，引用例１（特開２０００－３７１９４号公報，甲１）に記載された引用発明１に，引用例２（EMBL/GenBank/DDBJデータベースにあるAccessionNo.Z72478   のHepatitisB   virusのＤＮＡ配列，甲２）に記載された引用発明２及び引用例３（特許第３３１３３５８号公報，甲３）に記載された引用発明３を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，その特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効にすべきものである。
(2)職権無効理由１
本件訂正請求前の各発明（請求項１～２１）は，引用発明１及び優先日前の周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，その特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効にすべきものである。
(3)職権無効理由２


本件訂正請求前の各請求項の記載が，明細書のサポート要件に適合せず，特許法３６条６項１号の規定を満たすとはいえず，当業者が本件明細書の開示から各請求項１～２１に係る発明を容易に実施できず，同法３６条４項１号の規定を満たさないから，本件訂正前の各特許は，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきものである。
(4)審決の判断
審決は，本件訂正を関係法規に適合すると認めた上，前上記無効理由２，職権無効理由１及び職権無効理由２を，訂正後の発明について判断し，これらをいずれも否定した。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（手続違背）
原告は，審判請求書において，特許登録時の請求項１～２１に記載された発明に係る特許を無効とすることを請求したが，被告の第１次訂正によって，請求項１～２１の記載が変更されたため，第１次訂正後の請求項１～２１に記載された第１次訂正発明に係る特許も無効であることを主張した。その後，第１次訂正発明について無効理由が通知されたことを受け，被告は，本件訂正を行った。そして，審決は，原告に対して意見を陳述する機会を与えることなく本件訂正を認めた上で，訂正発明１と引用発明１とを対比して，本件訂正によって新たに請求項１に追加された記載を相違点として認定した。すなわち，本件訂正によって，請求項１における「介在配列が存在しないプライマー」は，（Ｘ－Ｙ）／Ｘの範囲を「－１．００～１．００」から「－１．００～０．７５」に変更され，「Ｘが１０～３０の範囲にある」及び「Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にある」という要件が追加され，審決は，訂正発明１と引用発明１との間の相違点として，訂正発明１に係るプライマーは，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にある・・・点で相違する」（３５頁１行～６行）と認定しているのであり，まさに本件訂正によって追加，変更された記載が相違点とされているのである。
また，後記取消理由２において主張するとおり，本件訂正は，特許法１３４条の２第５項で準用する特許法１２６条３項の規定に適合しないものであり，認められるものではないが，この点についても，原告に何ら主張の機会すら与えられていない。
したがって，本件訂正について，原告に意見を陳述する機会を与えることなくなされた審決は，結論に影響を及ぼす手続上の重大な瑕疵が存在するのであるから，取消しを免れない。
２取消事由２（訂正要件に関する違法＝新規事項）本件訂正の訂正事項ａ，ｃ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈ，ｉ及びｊは，介在配列が存在しない場合のプライマーについて，「Ｘが１０～３０の範囲にあり，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にあり」と記載して，「Ｘ」，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ」の特定の数値範囲の組合せを構成要件としている。この構成要件について，審決は，各数値範囲の式を変形して連立させることによって，「配列（Ａ）と前記配列（Ｂ）に挟まれた領域の塩基数Ｙが少なくともＹ≧６であることが必要であるといえる。」（３５頁１７行～１８行）と解釈している。
しかし，特定の数値範囲を組み合わせることによって，異なる要件が新たに把握されるのであれば，願書に添付した明細書又は図面には，単に各数値が独立して記載されているだけでは不十分であり，特定の数値範囲の組合せ又は新たに把握される要件についての開示も必要とされるのである。
例えば，当初明細書には，「Ｘ」，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ」の数値範囲について，上限及び下限の各数値についての記載があるにとどまり，「Ｘが１０～３０の範囲にあり，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にある」という特定の数値範囲の組合せについては全く記載されていない。この点は，介在配列（塩基数はＹ′）が存在する場合における「Ｘが１０～３０の範囲」，「｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－１．００～０．７５の範囲」及び「Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が３０～５０の範囲」という数値範囲においても同様である。以上のとおり，本件訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないので，特許法１３４条の２第５項で準用する特許法１２６条３項の規定に適合しないものであり，認められない。
３取消事由３（進歩性に関する判断の誤り）
審決は，以下に述べるとおり，引用発明１における示唆又は動機付けを看過し，引用発明３を誤解し，更には周知技術の認定を誤った結果，本件訂正に係る発明が，引用発明１ないし引用発明３に基づいて，又は引用発明１及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではないという誤った結論に至ったものである。
(1)引用発明１における示唆又は動機付け


引用発明１には，以下に述べるとおり，配列（Ａ）と配列（Ｂ）の間に一定の距離である領域（Ｙ）を備えた構成の開示又は示唆が存在するのであり，また，二次構造の形成が適切になされる必要があることの示唆が存在するのである。したがって，審決の「引用例１には，安定したループを形成させるためにアニールする配列（Ａ）と配列（Ｂ）の間に一定の距離である領域Ｙを挟むように，プライマーの５′側に存在する配列（Ａｃ′）と３′末端部分配列（Ｂ′）を設計することについては記載も示唆もない。」（３５頁２７行～３０行）という認定判断は，特定の一実施形態に引用発明１を限定するものであり，明らかに誤りである。すなわち，引用発明１には，初期プライマー内に第１のセグメント（Ｂ′）及び第２のセグメント（Ｃ）を設けることにより，第２のセグメント（Ｃ）と伸長配列の一部（Ｃ′）との間で自己ハイブリダイゼーションさせて二次構造を形成し，二次構造の形成で一本鎖となった特定の核酸配列の部分に新たな初期プライマーを結合させ，その伸長により先の伸長プライマーを分離するプロセスが開示されている。引用例１の図１において，第１のセグメント（Ｂ′）と伸長配列の一部（Ｃ′）とを隣接させた点は，単なる一実施態様としての例示にすぎず，かかる構成に引用発明１が限定されるものではないことは，引用発明１の技術的意義から明らかである。このように，引用発明１には，特定の核酸配列の第１の部分及び第２の部分の間に本件訂正に係る発明における領域”Ｙ”を設定した場合でも，プライマーの伸長生成物がステムループを形成し，次のプライマーが結合する第１の部分を一本鎖とすることについての開示又は示唆が存在するのである。
さらに，引用発明１において，自己ハイブリダイゼーションによって二次構造を形成することは，第１のセグメント（Ｂ′）を特定の核酸配列から分離し，第２の初期プライマーを特定の核酸配列に結合させる契機となるものであるから，安定な二次構造を形成する必要性があることは，引用例１から自明な事項である。
(2)引用発明３に基づく容易想到
引用発明３に，具体的に，Ｘ＝１９，Ｙ′＝２，Ｙ＝２３であり，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－０．１１となり，Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が４４となる「ＦＡプライマー」，及びＸ＝２３，Ｙ′＝２，Ｙ＝１６であり，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが０．３９となり，Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が４１となる「ＰＳＡＲＡプライマー」が開示されていることは，審決も認める（４２頁１行～１７行）。これらの開示は，それぞれ訂正発明１の「Ｘが１０～３０の範囲にあり，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が３０～５０の範囲にある」という要件を満たしている。ところが，審決は，引用発明３の「１０≦Ｙ≦７０」という数値範囲について，「本発明の特徴となっている，３′末端に同一鎖上の一部Ｆ１ｃにアニールすることができる領域Ｆ１を備え，この領域Ｆ１が同一鎖上のＦ１ｃにアニールすることによって，塩基対結合が可能な領域Ｆ２ｃを含むループを形成することができる核酸は，様々な方法によって得ることができる。もっとも望ましい態様においては，次の構造を持ったオリゴヌクレオチドを利用した相補鎖合成反応に基づいてその構造を与えることができる。」ことを前提とした記載である」（４２頁２２行～３６行）と決め付ける。
しかし，引用例３には，「自己アニールを優先的に行うためには，両者の距離が不必要に離れないほうが望ましい」及び「自己アニールによるループの形成において，両者があまりにも接近している場合には望ましい状態のループの形成を行うには不利となるケースも予想される。」という記載も存在する。これらの記載は，特定の増幅方法に限定されるものではなく，自己アニールによるループの形成についての一般的な条件を開示しているのである。よって，引用発明１の自己ハイブリダイゼーションによって形成される二次構造に引用発明３の技術事項を適用することは，当業者にとって何らの困難性もないのである。
また，審決は，引用発明３のプライマーが，「鋳型核酸上の前記配列の部分を一本鎖とした鋳型核酸上の前記配列の部分に，前記プライマーと異なる配列を有するアウタープライマーではなく，同一の配列を有する他のプライマーをアニーリングさせて等温で鎖置換反応を行なうといった核酸合成方法にも適用可能な構造として言及したものではない」（４３頁８行～１２行）と断定する。しかし，引用発明１の「特定の核酸配列の第１の部分（Ｂ）と結合し，テンプレート依存性の伸長をし得る第１のセグメント（Ｂ′）及び特定の核酸配列の第２の部分（Ｃ）に実質的に同一の第２のセグメント（Ｃ）を含む初期プライマー（または核酸構築物）」も，引用発明３の「特定の塩基配列を持つ核酸の領域Ｘ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域Ｘ２（Ｆ２又はＲ２ともいう）及び特定の塩基配列を持つ核酸における領域Ｘ２ｃの５′側に位置する領域Ｘ１ｃと実質的に同じ塩基配列を持つ領域Ｘ１ｃ（Ｆ２又はＲ２ともいう）とで構成され，Ｘ２の５′側にＸ１ｃが連結されたオリゴヌクレオチド」も，プライマーを構成する２つのセグメント（領域）の機能は同一である。引用発明３の鎖置換合成方法において，引用発明１と異なる点は，引用発明３においては，アウタープライマーを添加し，アウタープライマーの伸長により伸長プライマーを分離する点だけであり，両者のプライマーは相互に適用可能な構造なのである。
(3)周知技術に基づく容易想到
審決は，「引用例１ないし６には，安定したループを形成させるためにアニールする配列（Ａ）と配列（Ｂ）の間に一定の距離である領域Ｙを挟むように，プライマーの５′側に存在する配列（Ａｃ′）と３′末端部分配列（Ｂ′）を設計することについては記載も示唆もなく，本件優先日前の周知技術から自明であるともいえない。」（５４頁１行～５行）と認定する。


しかし，平成１３年１０月１８日に公開された国際公開第ＷＯ０１／７７３１７号パンフレット（甲９），平成１４年７月２日に公開された特開２００２－１８６４８１号公報（甲１０）及び平成１３年１１月８日に公開された国際公開第ＷＯ０１／８３８１７号パンフレット（甲１１）に記載されているように，本件優先日当時，鎖置換反応を利用した核酸配列の合成方法及び増幅方法の技術分野において，自己アニールによるループ，すなわち，自己ハイブリダイゼーションによって形成される二次構造について，「両者の距離（訂正発明の領域Ｙ）が不必要に離れないほうが望ましいこと」及び「両者があまりにも接近している場合には望ましい状態のループの形成を行うには不利となるケースも予想されること」も，Ｙを挟むようにプライマーを設計することも，いずれも周知技術であったものである。なお，甲９ないし甲１１には，いずれも鎖置換反応を利用した核酸配列の合成方法及び増幅方法の技術分野に関する発明が開示されており，それらのプライマーは，伸長後，ステムループ構造を形成する点において，引用発明１ないし引用発明３と共通する。また，甲９の実施例４には，訂正発明の数値範囲を満たすプライマーを，アウタープライマーを使用した反応だけではなく，アウタープライマーを除いた反
応にも適用可能であることが開示されている
しかも，甲９ないし甲１１の記載によれば，本件優先日当時，本件訂正に係る発明の「Ｘが１０～３０の範囲にあり，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にあり」及び「Ｘが１０～３０の範囲にあり，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が３０～５０の範囲にある」という要件を満たすプライマーも周知であったといえる。
４取消事由４（記載不備に関する判断の誤り）
本件訂正に係る発明は，「Ｘ」，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ」，又は「Ｘ」，「｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′」という特定の数値範囲の組合せを構成要件としているところ，特定の数値範囲を組み合わせることによって，異なる要件が新たに把握される場合には，訂正明細書（甲８の１０）の発明の詳細な説明において，この要件についても開示されている必要がある。しかし，上記取消理由２において詳述したとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，それぞれの数値範囲の上限及び下限の個々の数値については記載されているが，上限の各数値と下限の各数値との間の関連性についての記載はなく，また，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」と「Ｘ＋Ｙ」との間の関連性についての記載もない。さらに，発明の詳細な説明には，「Ｘが１０～３０の範囲にあり，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にある」という特定の数値範囲の組合せも，「Ｙ≧６」という記載も何ら存在しない。したがって，本件訂正に係る発明は，特許法３６条６項１号の規定を満たさない。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
原告には，第１次訂正に係る本件発明に対して，平成２０年１０月１０日付け弁駁書，平成２０年１２月１２日付け口頭陳述要領書，平成２１年１月７日の口頭審理及び平成２１年２月６日付け上申書において，意見を述べる機会が与えられた。本件訂正は，第１次訂正よりも，更に本件発明を減縮するものであり，この減縮によって引用例１ないし３に対し，本件訂正に係る発明の相違がより大きくなる。したがって，無効理由２により，第１次訂正に係る本件発明の進歩性が否定できないのに，更に相違が大きくなった訂正発明の進歩性を無効理由２により否定できないのは，自明である。したがって，原告に対し，第１次訂正に対して意見を述べる機会を与えたことは，本件訂正に対しても実質的に意見を述べる機会を与えたことになる。
また，原告は，本件訂正に対し反論する機会を実質的に与えられていた。すなわち，被告は，平成２０年１２月１２日付け陳述要領書において本件訂正の文案を示し，平成２１年１月７日に開催された口頭審理において，本件訂正案について資料を提出して説明し，審判官による詳細な質疑が行われた。当然ながら，原告の意見も求められたが，原告は，当初の審判請求書で引用した公知文献による主張以上の主張を行わなかった。さらに，原告は，その後の審理終結の日までにおいても，本件訂正請求に対して意見を述べることが可能であった。現に，原告は，口頭審理の際に提出した上申書において，もっぱら本件訂正案において示された特許請求の範囲記載の発明の進歩性及び記載不備要件について主張し，審判官の本件訂正案に対する指摘にも触れている。
したがって，原告は，実質的には，本件訂正に意見を述べているのであって，形式的に，本件訂正に関し，審判官が再度の意見を求める機会を付与しなかったからといって，手続上なんらの不利益を被っていない。
なお，本件訂正に係る発明について，引用例１ないし３によって進歩性の欠如の無効理由が認められないのであれば，進歩性の欠如の無効理由を主張するためには，引用例１ないし３に加えて，新たな「特許を無効にする根拠となる事実」の存在を証明する証拠を追加的に提出し，それに基づき主張立証することが必要となるが，その主張立証のためには，審判請求書の要旨を変更する補正が必要となり，審理を不当に遅延させるものとなる。
２取消事由２に対し


本件訂正において追加・変更した事項は，すべて当初明細書に記載されている。具体的には，①「Ｘが１０～３０の範囲」，すなわち，配列（Ａｃ′）の塩基数が１０～３０ヌクレオチドであることについては，本件特許公報１１頁３８行～４０行に，②「（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲」については，同頁１８行～２２行に，③「Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲」については，同頁２２行～２５行に，④「｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－１．００～０．７５の範囲」については，同頁２６行～３０行に，⑤「Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が３０～５０の範囲」については，同頁３０行～３３行に，それぞれ明示的に記載されている。そして，「Ｘ」，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ」の数値範囲の限定は，プライマーそのものの構成要素を追加等するものではなく，請求項に含まれるプライマーを，「Ｘ」，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ」が好適な数値範囲を有するもののみに限定するにすぎないから，発明特定事項の一部を限定するものであり，原告が主張する構成要件（発明特定事項）の追加ではない。なお，「Ｙ≧６」であることは，「Ｘ」，「（Ｘ－Ｙ）／Ｘ」及び「Ｘ＋Ｙ」の数値範囲から当然に導き出される帰結である。
したがって，本件訂正が，願書に添付した明細書等の記載の範囲内，又は明細書等の記載から自明な事項として認められることは，常識である。
３取消事由３に対し
(1)引用発明１について
原告が主張する引用例１の図９に示される核酸合成法は，訂正発明１の核酸合成法とは，全く異なる。
すなわち，引用例１の段落【０１４７】の記載によれば，プライマー伸長鎖が鋳型核酸（テンプレート）から分離されるのは，（ａｂ）と（ａ′ｂ′）の分子内アニールによる二本鎖形成によるものであり，第２のプライマーの伸長反応による鎖置換反応で分離されるものでないことは，当業者であれば明らかである。引用例１の図９に記載されているプライマー伸長鎖は，その鎖長が短いため，ステムループ構造の形成で，鋳型配列（テンプレート）から分離することができるのである。しかも，引用例１の図９の③及び④には，プライマー伸長鎖は，鋳型核酸（テンプレート）から分離された後，二次構造（ステムループ構造）を形成するように図示されており，このように二次構造を形成しない状態で鋳型核酸（テンプレート）から分離し（図９③），その後，二次構造（ステムループ構造）を形成する（図９④）ように記載したのは，熱変性によりプライマー伸長鎖を鋳型核酸（テンプレート）から分離させる方法も含めるためである。
引用例１の図９に示す核酸増幅方式が，鎖長が極めて短いプライマー伸長鎖を形成し，これにより，増幅反応中間体も鎖長が短いものを形成することを目的としたものであることは，引用例１の図１０及び図１１からも明らかである。
(2)引用発明３について
原告は，訂正発明１が，当業者において，引用発明３に基づき容易に想到可能である旨を主張する。しかし，引用発明３に記載される核酸増幅方法は，ＬＡＭＰ法であり，ＬＡＭＰ法がその基本原理からアウタープライマーを必須の構成要素とすることは，本件優先日前において当業者において周知である。このようにアウタープライマーを必須とする引用発明３を，アウタープライマーを必須としない核酸合成方式が記載された引用発明１に対し適用することは，当業者において不自然かつ困難である。
また，原告は，原告が出願人である国際出願公報（甲９）において，アウタープライマーなしで増幅した例が記載されていることを理由に，引用発明１に引用発明３を適用可能であると主張する。
しかし，甲９においては，等温増幅法としてアウタープライマーを必須とするＬＡＭＰ法を採用することを推奨し，その実証のために，実施例４において，アウタープライマーを使用したＬＡＭＰ法の例と，アウタープライマーを使用しない等温増幅法とを比較し，アウタープライマーを使用しないと増幅速度が遅れるから，アウタープライマーを使用したＬＡＭＰ法が有利であることを述べていることは，当業者であれば容易に理解できる。そして，甲９の実施例の教示に従い，当業者は，アウタープライマーを除くことはなく，アウタープライマーを使用するＬＡＭＰ法を実施することになる。また，甲９の実施例１には，アウタープライマーの使用を必須条件とする記載がある。
(3)周知技術について
原告が周知技術として主張する甲９ないし甲１１は，すべて原告が出願人である特許文献であり，訂正発明１の条件に該当するプライマーは，すべてＬＡＭＰ法に使用するプライマーである。したがって，原告が周知技術と主張するのは，ＬＡＭＰ法においては妥当であるが，本件訂正に係る発明の核酸合成方式においては周知技術ではない。
(4)訂正発明１と引用発明１及び３との相違


訂正発明１は，以下の①～③に述べるとおり，「中間体形成反応の初期反応」を特定し，「中間体形成反応の初期反応」の効率を向上させたものである。これに対し，引用発明１及び３は，ループにプライマーがアニールする中間体形成反応の後期反応や増幅反応を特定するものであって，特定する反応段階が異なるのである。すなわち，①訂正発明   1の特許請求の範囲の前提部分において，「標的核酸配列と相補的な核酸を合成する」ことが訂正発明１の目的であることが明記されている。したがって，訂正発明１の特定する反応は，標的核酸配列から合成された「相補的な核酸」から更に相補鎖を合成する反応（中間体形成反応の後期反応と増幅反応）とは明確に区別されている｡②前記前提部分の記載に加えて，請求項１の工程(a)の「標的核酸配列の３′末端部分の配列（Ａ）」という記載から明らかなように，訂正発明１の「標的核酸配列」の３′末端は，ＴＰ（ターンバックプライマー）がアニールする配列（Ａ）の３′末端で終わっている。これに対し，「中間体形成反応の後期反応」や「増幅反応」での「３′端にループを形成している鎖」では，ＴＰがアニールする配列の３′末端側よりも外側に，ＴＰの５′側がアニール可能な配列がある。③請求項１の工程(e)において，他のＴＰは，標的核酸配列の一本鎖になった配列（Ａ）にアニールするのであって，工程(d)で形成されたループにはアニールしない。これに対し，「中間体形成反応の後期反応」や「増幅反応」での「３′端にループを形成している鎖」では，ＴＰはループにアニールする。
４取消事由４に対し
本件訂正に係る事項が，訂正明細書に記載されていることは，前記２で述べたところから明らかである。
第５当裁判所の判断
取消事由３（進歩性に関する判断の誤り）について検討する。
１審決の認定について
(1)審決が認定した訂正発明１と引用発明１との相違点は，以下のとおりである。
「引用例１に記載された「ＦＣおよびＲＣプライマー」は，前記配列（Ａｃ′）の塩基数をＸとし，標的核酸配列中における前記配列（Ａ）と前記配列（Ｂ）に挟まれた領域の塩基数をＹとしたときに，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが１．００であり，かつ，Ｘ＋Ｙが２０であるのに対して，本件発明１に係るプライマーは，プライマー中において前記配列（Ａｃ′）と前記配列（Ｂ′）との間に介在配列が存在しない場合には，プライマーの配列（Ａｃ′）の塩基数をＸとし，標的核酸配列中における前記配列（Ａ）と前記配列（Ｂ）に挟まれた領域の塩基数をＹとしたときに，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙが３０～５０の範囲にあるものであり，プライマー中において前記配列（Ａｃ′）と前記配列（Ｂ′）との間に介在配列が存在する場合には，ＸおよびＹを前記の通りとし，該介在配列の塩基数をＹ′としたときに，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘが－１．００～０．７５の範囲にあり，かつ，Ｘ＋Ｙ＋Ｙ′が３０～５０の範囲にある点。」
なお，審決では，引用例１に記載された発明として，上記のとおり，（Ｘ－Ｙ）／Ｘが１．００であり，かつ，Ｘ＋Ｙが２０のものを認定しているが，引用例１はそのような塩基数の数式パラメータの観点から発明を特定するものではない。(2)また，審決は，引用発明３の方法に使用されるオリゴヌクレオチド（プライマー）関して，以下のとおり認定する。
「・・・「ＦＡプライマー」は，「標的核酸配列の３′末端部分の配列（Ｆ２ｃ）にハイブリダイズする配列（Ｆ２）を３′末端部分に含んでなり，標的核酸配列において前記配列（Ｆ２ｃ）よりも５′側に存在する配列（Ｆ１ｃ）の相補配列（Ｆ１）にハイブリダイズする配列（Ｆ１ｃ）を前記配列（Ｆ２）の５′側に含んでなるプライマー」であり，「ＲＡプライマー」は「標的核酸配列の３′末端部分の配列（Ｒ２ｃ）にハイブリダイズする配列（Ｒ２）を３′末端部分に含んでなり，標的核酸配列において前記配列（Ｒ２ｃ）よりも５′側に存在する配列（Ｒ１ｃ）の相補配列（Ｒ１）にハイブリダイズする配列（Ｒ１ｃ）を前記配列（Ｒ２）の５′側に含んでなるプライマー」である。


また，「配列依存的な核酸合成反応を触媒する公知のポリメラーゼが認識するプライマーの鎖長が，最低５塩基前後であることから，アニールする部分の鎖長はそれ以上である必要がある。加えて，塩基配列としての特異性を期待するためには，確率的に１０塩基以上の長さを利用するのが望ましい。」こと，「したがってより望ましくは，領域Ｘ２ｃおよびその５′側に位置する領域Ｘ１ｃとの距離が，０～１００塩基，さらに望ましくは１０～７０塩基となるように設計する。なおこの数値はＸ１ｃとＸ２を含まない長さを示している」のであるから，すなわち本件発明１におけるプライマーを規定するパラメーターと同様に，前記配列（Ｘ２）の塩基数をＸとし，標的核酸配列中における前記配列（Ｘ１ｃ）と前記配列（Ｘ２ｃ）に挟まれた領域の塩基数をＹとしたときには，１０≦Ｘ，１０≦Ｙ≦７０が好ましいことが記載されている。・・・「ＦＡプライマー」として具体的に開示された，第２６番塩基配列からなるＰＳＡＦＡプライマーは，図１７のＰＳＡＦ２の相補配列を標的核酸配列の結合部位として結合し増幅するものであるが，配列（Ｆ１ｃ）の相補配列（Ｆ１）にハイブリダイズする配列（Ｆ１ｃ）に相当する５′末端の２３塩基と，介在塩基の２塩基と，標的核酸配列の３′末端部分の配列（Ｆ２ｃ）にハイブリダイズする配列（Ｆ２）に相当する３′末端の１９塩基とからなる。よって，Ｘの値は１９，Ｙ′の値は２となる。そして，図１７から分かるように，ＰＳＡＦ２とＰＳＡ    Ｆ１ｃとの間には，２３塩基が介在しているため，Ｙの値は２３となる。
そして，第２７番塩基配列からなるＰＳＡＲＡプライマーは，図１７のＰＳＡＲ２配列を標的核酸配列の結合部位として結合し増幅するものであるが，配列（Ｒ１ｃ）の相補配列（Ｒ１）にハイブリダイズする配列（Ｒ１ｃ）に相当する５′末端の２３塩基と，介在塩基の２塩基と，標的核酸配列の３′末端部分の配列（Ｒ２ｃ）にハイブリダイズする配列（Ｒ２）に相当する３′末端の１９塩基とからなる。よって，Ｘの値は２３，Ｙ′の値は２となる。そして，図１７から分かるように，ＰＳＡＲ２とＰＳＡＲ１ｃとの間には，１６塩基が介在しているため，Ｙの値は１６となる。」(3)引用例３には，審決の上記認定のとおり，プライマーの塩基数として「１０≦Ｙ≦７０」のものが好ましいことが記載され，「１０≦Ｘ≦５０」とすることも記載されている（審決摘示事項ケ）。具体的に記載されたプライマーの塩基数については，Ｙ＝２３，Ｙ＝１６を充足するものが開示され，Ｙ＝２３のときＹ′＝２，Ｘ＝１９であり，Ｙ＝１６のときＹ′＝２，Ｘ＝２３であるから，これを前提として算定を行うと，Ｙ＝２３，Ｙ′＝２，Ｘ＝１９のときＸ＋Ｙ＋Ｙ′＝４４，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘ＝約－０．１１であり，Ｙ＝１６，Ｙ′＝２，Ｘ＝２３のときＸ＋Ｙ＋Ｙ′＝４１，｛Ｘ－（Ｙ－Ｙ′）｝／Ｘ＝約０．３９である。以上のことからすると，引用発明３は，前記相違点の訂正発明１に係る構成として特定される数値や数式を満足する構成を開示しているものと認められる。２そこで，引用発明３に開示された上記構成を，引用発明１に適用することが容易であるか否かを検討する。
(1)引用発明３に開示された核酸の増幅方法は，引用例３の記載（請求項１，第７欄３２行～第９欄３２行，図５及び図６）によれば，核酸の増幅反応において，鋳型の核酸にアニールし，プライマー伸長反応をすると自己アニールによってループを形成するようなプライマー（オリゴヌクレオチド）を使用する方法と認められる。
また，引用例３には，次の記載がある。
「本発明のオリゴヌクレオチドの構造を決定する特定の塩基配列を持つ核酸とは，本発明のオリゴヌクレオチドをプライマーとして利用するときに，その鋳型となる核酸を意味する。本発明の合成方法に基づいて核酸の検出を行う場合には，特定の塩基配列を持つ核酸とは，検出対象，あるいは検出対象から誘導された核酸である。特定の塩基配列を持つ核酸は，少なくともその一部の塩基配列が明らかとなっている，あるいは推測が可能な状態にある核酸を意味する。塩基配列を明らかにすべき部分とは，前記領域Ｘ２ｃおよびその５′側に位置する領域Ｘ１ｃである。この２つの領域は，連続する場合，そして離れて存在する場合とを想定することができる。両者の相対的な位置関係により，生成物である核酸が自己アニールしたときに形成されるループ部分の状態が決定される。また，生成物である核酸が分子間のアニールではなく自己アニールを優先的に行うためには，両者の距離が不必要に離れないほうが望ましい。したがって，両者の位置関係は，通常０－５００塩基分の距離を介して連続するようにするのが望ましい。ただし，後に述べる自己アニールによるループの形成において，両者があまりにも接近している場合には望ましい状態のループの形成を行うには不利となるケースも予想される。ループにおいては，新たなオリゴヌクレオチドのアニールと，それを合成起点とする鎖置換を伴う相補鎖合成反応がスムーズに開始できる構造が求められる。したがってより望ましくは，領域Ｘ２ｃおよびその５′側に位置する領域Ｘ１ｃとの距離が，０～１００塩基，さらに望ましくは１０～７０塩基となるように設計する。」（第１３欄６行～３３行）


これによれば，同一のプライマー上にある特定の塩基配列を持つ領域と相補的な塩基配列を持つ領域とが，自己アニールを優先的に行うためには，両者の距離が不必要に離れないほうが望ましく，また，両者があまりにも接近している場合には望ましい状態のループの形成を行うのが不利になるという技術的知見に基づき，プライマーの領域Ｙの塩基を１０～７０とすることによって，新たなプライマーのアニールと，それを合成起点とする鎖置換を伴う相補鎖合成反応が円滑に開始できることが開示されている。すなわち，プライマーの領域Ｙに着目し，この塩基を１０～７０とすると，効率的に核酸を合成できることが開示されており，引用例３の実施例に具体的に記載される，Ｙ＝１６やＹ＝２３のプライマーは，上記のような効率的な核酸の合成ができるプライマーとして開示されているといえる。一方，引用例１に記載された核酸の増幅方法も，鋳型の核酸にアニールし，プライマー伸長反応をすると自己アニールによってループを形成するようなプライマーを使用する方法であり，引用例１の実施例において使用されているプライマーは，特定の配列を有するものであって，配列に含まれる塩基数の観点からみると，X＝２０，Ｙ＝０のものである。
そうすると，引用発明１及び引用発明３は，いずれもループを形成するプライマーを使用する核酸の増幅方法であって，核酸の増幅方法において効率的な反応を行うことは，当業者にとって自明の技術課題であるから，より効率的な反応を行うこと目的として，引用発明１に開示されたプライマーの構成である，Ｘ＝２０，Ｙ＝０のものに替えて，引用発明３に開示された効率的な反応が可能なプライマーの要件，すなわち，「１０≦Ｘ≦５０」，「１０≦Ｙ≦７０」であるプライマーや，Ｙ＝１６（このときＸ＝２３，Ｙ′＝２），Ｙ＝２３（このときＸ＝１９，Ｙ′＝２）という要件を満足するプライマーの構成を採用することは，当業者が容易になし得ることである。なお，引用例１には，引用例３に記載されるような要件を満足するプライマーの使用を阻害するような記載は認められない。
したがって，訂正発明１は，引用発明１及び引用発明３に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)この点に関して，審決は，
「（引用発明３が，）プライマーを鋳型核酸にアニーリングさせ，プライマー伸長反応を行なって標的核酸配列の相補配列を含む相補核酸を合成し，鋳型核酸と伸長したプライマーがアニーリングしたまま，合成された相補核酸の５′側に存在する配列を同相補核酸上に存在する配列にハイブリダイズさせるものであって，かつ，これにより，鋳型核酸上の前記配列の部分を一本鎖とした鋳型核酸上の前記配列の部分に，前記プライマーと異なる配列を有するアウタープライマーではなく，同一の配列を有する他のプライマーをアニーリングさせて等温で鎖置換反応を行なうといった核酸合成
方法」（４３頁４行～１１行）
とは異なることを前提として，次のように判断する。
「（引用発明３の）アウタープライマーは，プライマーとは配列が異なるものであり，すでにプライマーと鋳型核酸とがアニーリングしている領域の外側にハイブリダイズするものであるのに対して，引用例１に記載された発明のプライマーは，すでにプライマーと鋳型核酸とがアニーリングしている領域に，同一の配列からなる次のプライマーをハイブリダイズさせる必要があるという点で相違し，このプライマー自体の構成及び増幅方法の相違により，等温条件下で鎖置換反応を進行させるために甲第３号証に記載された条件が，引用例１に記載された発明に直ちに適用できるとはいえない。」（４３頁末行～４４頁７行）
審決の上記判断は，引用発明１がアウタープライマーを使用しない方法であるのに対して，引用発明３に開示された方法は，アウタープライマーの使用を要件とする方法であることを理由として，引用発明１に引用発明３を適用できないとするものである。
確かに，引用例３の図５に開示される方法は，相補鎖の置換をアウタープライマーを用いて行うものであるが，同引用例の図２の（７）には，同引用例に記載された要件を満足するプライマーを使用することによって，ループに新しいプライマーがアニールする反応が効率的に起こることが開示されており，当該プライマーと配列が異なるアウタープライマーがこの反応に関係するものではない。すなわち，引用発明３に開示された核酸の増幅方法では，ループにプライマーがアニールする段階ではアウタープライマーの使用を必須の構成とするものではない。一方，引用発明１に開示された核酸の増幅反応においても，図２のに示されるように，ループにプライマーがアニールする反応段階があり，当業者であれば，引用発明１の核酸の増幅方法では，この反応段階を経て核酸が増幅されて行くものと理解できるから，当該反応段階が効率化されれば，引用発明１の核酸増幅反応全体としても，反応が効率化されると考えるといえる。
したがって，当業者は，当該反応段階自体，あるいは，当該反応段階を含む「増幅反応」全体を効率化する目的で，引用発明３に開示された要件を満足するプライマーを使用することを，容易に想到するものと認められ，審決の上記判断は誤りといわなければならない。
３被告の主張について
(1)被告は，訂正発明１の特許請求の範囲の記載に基づき，同発明は「中間体形成反応の初期反応」を特定するものであり，引用発明１及び３において，ループにプライマーがアニールする反応が開示されているとしても，これは中間体形成反応の後期反応や増幅反応に関するものであるから，訂正発明1とは特定する反応段階が異なると主張する。
そこで検討するに，訂正発明1の特許請求の範囲及び訂正明細書（甲８の１０）には，「中間体形成反応」と「増幅反応」とを区別し，訂正発明1が「中間体形成反応」の「初期反応」のみを特定するものである旨の記載はなく，上記明細書の発明の詳細な説明において，「中間体形成反応の初期反応」に着目することや，その反応に限定した効果に関する具体的な記載はない。また，訂正発明１は，１つのプライマーを特定し，核酸を「合成」するものであるが，プライマーが鋳型核酸にアニールする工程（ｃ）～（ｅ）を含んでなる方法であって，その他のプライマーを使用して核酸の「増幅」を行うような工程の存在を排除するものとはいえない。しかも，訂正明細書の請求項９には，２つのプライマー（プライマーセット）を特定して，標的核酸配列を「増幅」することが記載されており，同請求項に記載される発明に特定される２つのプライマーのうち，１番目のプライマーに関する特定は，訂正発明1と同じである。そうすると，同請求項の記載及び訂正明細書に「中間体形成反応」の記載がないこと等に照らして，訂正発明1は，１番目のプライマーのみを特定し，２番目のプライマーを特定しない発明であって，多数の相補鎖の「合成」を繰り返し，結果として核酸が「増幅」することを目的とする方法と解するのが相当である。
したがって，訂正発明１を「中間体形成反応の初期反応」のみに限定して解釈する旨の原告の主張を採用することはできない。


平成３０年１１月２９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第１６４２３号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年８月２日
判         決
原               告        株式会社カンバス上記訴   訟代理   人弁護   士        安國忠彦同                   朝吹英太
被告       株式会   社フェ   イス
（以下「被告フェイス」という。）
被告          Ａ
（以下「Ａ」という。）
被告       Ｂ
（以下「Ｂ」という。）
上記３名訴訟代理人弁護士      永井健三
主         文
１被告フェイス及びＢは，別紙物件目録１記載のソフトウェアを生産し，使用し，譲渡し（電気通信回線を通じた提供を含む。），貸し渡し，又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。２被告フェイス及びＢは，その占有にかかる別紙物件目録１記載のソフトウェアのプログラムを収納したフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
３被告フェイス及びＢは，別紙物件目録２－２記載の各ソースコードを使用してはならない。
４被告フェイス及びＢは，別紙物件目録２－２記載の各ソースコードを記録したフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。５被告フェイス及びＢは，原告に対し，連帯して，１９８万９１６８円及びこれに対する被告フェイスについては平成２７年６月１９日から，Ｂについては同月２０日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６原告のその余の請求をいずれも棄却する。
７訴訟費用は，原告に生じた費用の５分の１と被告フェイスに生じた費用の５分の３を被告フェイスの負担とし，原告に生じた費用の５分の１とＢに生じた費用の５分の３をＢの負担とし，その余を原告の負担とする。８この判決は，第５項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１被告らは，別紙物件目録１記載のソフトウェアを生産し，使用し，譲渡し（電気通信回線を通じた提供を含む。），貸し渡し，又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。２被告らは，その占有にかかる別紙物件目録１記載のソフトウェアのプログラムを収納したフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
３被告らは，別紙物件目録２－１記載のソースコードを使用してはならない。４被告らは，別紙物件目録２－１記載のソースコードの全部又は一部を記録したフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。５被告らは，自ら又は第三者をして，被告らが製造，譲渡する製品に，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ形式の字幕データのインポート機能もしくはエクスポート機能を実装し，又は実装せしめてはならない。
６被告らは，原告に対し，連帯して金３０００万円及びこれに対する被告フェイスについては平成２７年６月１９日（訴状送達の日の翌日）から，Ａについては同月２３日（同上）から，Ｂについては同月２０日（同上）から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，原告が，①原告の従業員であったＡ又はＢが原告の営業秘密である字幕制作ソフトウェア「ＳＳＴＧ１」（以下「原告ソフトウェア」という。）を構成するソースコードプログラム（以下「本件ソースコード」という。）及びそのファイル「Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ」を正当な権限なく原告から持ち出して被告フェイスに開示し，又は開発担当者として保有していた本件ソースコード等を不正の利益を得る目的で被告フェイスに開示したこと，②被告フェイスが本件ソースコード等の前記①の不正取得又は不正開示を知りながら字幕制作ソフトウェアである別紙物件目録１記載のソフトウェア（「Ｂａｂｅｌ」。以下「被告ソフトウェア」という。）の制作に当たって本件ソースコード等を取得又は使用したこと，③Ｂが被告フェイスからの業務委託を受け，Ａによる本件ソースコード等の前記①の不正取得又は不正開示を知りながら被告ソフトウェアの制作に当たって本件ソースコード等を取得又は使用したことを理由として，被告らに対し，不正競争防止法（以下「不競法」という。）３条１項及び２項に基づき，①本件ソースコードが使用された被告ソフトウェアの製造等の差止め及び廃棄，②本件ソースコードそのものの使用の禁止，③本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄，④Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに，同法４条に基づき，損害賠償金（一部請求）及び遅延損害金の支払を求める事案である。２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実）
原告は，平成１０年１２月１５日に設立されたコンピュータソフトウェアの開発，映画及びテレビ番組等の字幕制作等を目的とする株式会社である。（甲１）
被告フェイスは，平成２２年２月１日に設立されたコンピュータソフトウェアの開発等，映画及びテレビ番組等の字幕制作，放送用関連技術及び映像制作に関する教室の経営等を目的とする株式会社である。（争いがない）Ａは，平成１３年８月７日から平成２２年５月１５日まで原告においてシステムエンジニアとして稼働し，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった。Ａは，平成２１年２月２４日から平成２２年４月５日までは原告の取締役であり，原告を退職した時点ではシステム部の部長であった。Ａは，原告を退職した後，被告フェイスにおいて，監督的立場から，被告ソフトウェアの開発，制作に携わった。（争いがない，弁論の全趣旨）
Ｂは，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった者の一人で，原告外部の技術者としてその開発，制作に携わり，その後，被告から委託を受け，被告ソフトウェアの実際の開発，制作を担当した。（争いがない，甲２７，３７，８１の１及び２，弁論の全趣旨）
原告は，平成１４年４月３０日，米国のソフトレード社から字幕制作ソフトウェア「ＳＳＴ」について日本国内における独占的な改変，複製，利用，販売等のライセンスを受けた。（甲４の１，２）


原告代表者は，平成１６年４月１４日，ソフトレード社から前記「ＳＳＴ」の著作権を買い受けた。（甲５）
原告は，平成１８年１月頃までに，前記「ＳＳＴ」を改良して原告ソフトウェアを開発，制作し，日本国内において販売を開始した。（争いがない）原告代表者は，平成１８年５月３０日，原告に対して前記「ＳＳＴ」を改良したソフトウェアについての権利が原告に帰属することに同意した。（甲６）被告フェイスは，遅くとも，平成２５年２月１日から被告ソフトウェアの販売を開始した。被告ソフトウェアは，少なくとも，原告ソフトウェアが具備している機能の一部を具備している。（争いがない）
被告フェイスは，原告ソフトウェアに含まれているＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを複製し，「Ｐｌｕｇｄｔｍ．ｄｌｌ」と改称した上で，被告ソフトウェアにおいてそのまま利用している。（争いがない，甲１６）原告は，平成２５年，被告ソフトウェアは原告の著作物であるプログラム（本件ソースコード）を複製又は翻案したもので原告の著作権を侵害するものであると主張して，被告フェイスに対し，被告ソフトウェアの販売等の差止めや損害賠償等を求める訴訟を当庁に提起した。平成２７年６月２５日，原告の請求を棄却する判決がされた（当庁平成２５年（ワ）第１８１１０号）。（乙４）原告は，同判決を不服として控訴するとともに，控訴審において被告ソフトウェアはＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを複製していると主張してＴｅｍｐｌａｔｅ.ｍｄｂの使用等の差止請求を追加したが，平成２８年３月２３日，原告の請求をいずれも棄却すべきものとする判決がされ，同判決はその後確定した（知的財産高等裁判所平成２７年（ネ）第１０１０２号。以下，これらの訴訟を「先行訴訟」という。）。（乙１７）
３争点
本件ソースコード及びＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ（以下，これらを「本件ソースコード等」と総称することがある。）について，①Ａ又はＢが被告フェイスに対してそれらを開示したこと，②被告フェイスが被告ソフトウェアの制作に際してＡ又はＢからそれらを取得して使用したこと，③Ａが被告フェイスに対してそれらを開示していた場合には，Ｂが，被告フェイスからの業務委託を受けて，被告ソフトウェアの制作に際してＡからそれらを取得し，使用したことという各事実（以下，これらの被告らによる使用，取得等の行為を「被告らによる使用等」と総称することがある。）の有無（争点１）本件ソースコード等についての被告らによる使用等の不正競争行為該当性
（争点２）
ア被告らによる使用等がされた本件ソースコード等が営業秘密であるとい
えるか（争点２－１）
イ被告らによる使用等が不競法２条１項４号，５号，７号及び８号に規定す
る不正競争のいずれかに該当するか（争点２－２）
損害の発生の有無及びその額（争点３）
４争点に関する当事者の主張
本件ソースコード等についての被告らによる使用等の有無（争点１）
（原告の主張）
ア本件ソースコード全体について
以下の各事実を総合すれば，本件ソースコード全体について，被告らによる使用等を推認することができる。
被告ソフトウェアに原告ソフトウェアで使用されているｓｄｂ形式の
字幕データベースが実装されていること
被告ソフトウェア（発売から約２か月のバージョン）には，少なくとも５カ所にｓｄｂ形式の字幕データベースが実装されていた。ｓｄｂ形式の字幕データベースは，二重のセキュリティで保護されていて本来は開けないものであるし，仮に開けたとしても，そのフィールドにどのようなデータが入っているかについては，本件ソースコードを参照して解析しない限り理解できない。したがって，ｓｄｂ形式の字幕データベースが実装されていた事実は，被告らが，本件ソースコードを不当に入手，利用していることを推認させる。
被告ソフトウェアと原告ソフトウェアには以下のとおりの共通したバ
グが存在すること
①字幕の全体設定（デフォルト）を縦書きに設定して作成されたｍｄｂファイルをインポートした場合に，原告ソフトウェアも被告ソフトウェアも横書きでインポートされてしまう。
②被告フェイスは平成２２年に設立されていて，それ以降に開発された被告ソフトウェアからエクスポートしたＥｘｃｅｌファイルの拡張子は「．ｘｌｓｘ」となるはずであるところ，被告ソフトウェアのエクスポート先の拡張子は「．ｘｌｓ」である。
③Ｅｘｃｅｌの言語設定を英語にした状態で，Ｅｘｃｅｌファイルをエクスポートすると，原告ソフトウェアも被告ソフトウェアもハングアップする。
④エクスポート先をＣ：￥に設定してＥｘｃｅｌファイルをエクスポートすると，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアもハングアップする。⑤横書きで，例えば「ワシントンＤ．Ｃ．」と入力した字幕を縦書きに変換すると，原告ソフトウェアも被告ソフトウェアも「Ｄ．Ｃ．」のピリオドの位置がおかしくなってしまう。
被告ソフトウェアのソースコードにおけるコメント，変数，誤植が本件
ソースコードと一致すること
被告ソフトウェアのソースコードには，本件ソースコードを複製したものでなければ到底発生し得ない，字数の長い変数や定数の定義がスペルミスを含めて一致し，無意味なコメントも一致している。被告らは，どちらのソフトウェアもＢが開発したものであり，前記の一致はＢの癖であるなどと主張するが，原告ソフトウェアの開発には少なくとも４名がかかわっていたのであるから，Ｂが該当部分を作成したか否かは明らかでない。Ｂが以前に実施された証拠保全の際にソースコードについて虚偽の説
明をしたこと
Ｂは，ｓｄｂ形式の字幕データベースを実装していた被告ソフトウェアのソースコードについて，証拠保全の際，裁判官に対して被告ソフトウェアには関係がないなどと虚偽の説明をして開示を拒否し，マニュアルやソースコードリストの一部のみを開示した。
被告らが被告ソフトウェアのソースコードの履歴管理を行っていない
と虚偽の説明をしたこと
被告ソフトウェアの開発環境では，バージョン管理ソフト上で履歴管理を示す鍵マークが表示され「ソースコード管理」の文字があったことや，Ａは原告に在籍している際に「ＳＳＴ」のソースコードの履歴管理を実施していたことなどの事情から，被告らは被告ソフトウェアのソースコードのバージョン管理を行っていた。被告らはそれを否定するが，被告らが事実と異なる説明をするのは，本件ソースコードの流用の痕跡が残る古いソースコードの提出を拒み，改変を進めるためである。


被告ソフトウェアが通常では考えられない開発工数（費用）や期間で開
発されていること
原告は，平成１６年５月から平成１８年１月に至るまで，総工数約６０人月（作業者４名）をかけて原告ソフトウェアを開発し，原告ソフトウェアが発売された直後の平成１８年２月１日に原告ソフトウェアとして３０５４万３９８７円（約６０人月）が資産計上され，平成２１年５月まで通算した原告ソフトウェアの開発コスト（固定資産計上分のみ）は，「ＳＳＴ」を参考にしたにもかかわらず，約５８００万円（約１２０人月）以上を要した。
他方，被告ソフトウェアの主たる開発期間は約１年であり，また，開発ステップから開発工数を算出する手法によれば少なくとも約７７人月の開発工数を要するものであるのに，被告らは，被告ソフトウェアを１２人月で開発，制作したことを認めている。
このように，原告が少なくとも１２０人月を要して開発した原告ソフトウェアを，被告フェイスが僅か１２人月程度で開発したという事実は，被告フェイスが本件ソースコードを取得，使用したことを推認させる。被告ソフトウェアが低廉な販売価格を設定していること原告ソフトウェアと比較した場合，被告ソフトウェアの価格は約５分の１ないし約４分の１程度である。映像翻訳用字幕ソフトの市場は寡占状態にあるから，事業の継続性を考えた場合，被告ソフトウェアの価格設定は明らかに異常に低い。被告フェイスが本件ソースコードを流用しない限り，このような価格設定は不可能である。
被告ソフトウェアではＣ＋＋／ＣＬＩ言語による無用なコーディング
が行われていること
字幕制作ソフトのレベルにおいて，二つの言語を使用することによる手間をかけてまでＣ＋＋言語で組まなければ処理の速度で問題が生じるという事態は起こらないところ，被告ソフトウェアではＣ♯言語とＣ＋＋言語，さらにはＣ＋＋／ＣＬＩ言語（Ｃ＋＋言語の発展形）でのコーディングが行われている。Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語は，基本的に過去の資産を再利用するためのプログラミング言語であるから，被告ソフトウェアにおけるＣ＋＋／ＣＬＩ言語での余計なコーディングの存在は，過去の資産である原告から持ち出したＣ＋＋言語のソースコードを流用したことを推認させる。
原告を退職した際，Ａは当時使用していたパソコンのＨＤＤ（ハードディスク）を無断で換装したこと
Ａは，退職時に使用していたＨＤＤを換装したことを原告に報告していなかった。また，被告らの退職後に原告から複数のソースコードが消失しており，これらもＡが前記ＨＤＤの換装をした際に，本件ソースコードと併せて持ち出した。
被告ソフトウェアの開発環境が「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００５」
であること
原告ソフトウェアの開発環境は「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００５」であった。他方，被告ソフトウェアの開発が開始した平成２４年頃には，「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００８」と「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２０１０」という２つの新しい開発環境がリリースされ，広く一般的に利用されていた。それにもかかわらず，被告ソフトウェアの当初の開発環境は「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００５」であった。最新の開発環境でソフトウェアを開発しないことは通常あり得ないことから，被告ソフトウェアは「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００５」で開発された本件ソースコードを流用していることが推認される。
被告らがＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの複製を自認していることＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，本件ソースコードと不可分のプログラムであるから，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを使用するということは，本件ソースコードを使用することと同じである。
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのｓｔｒＦｏｒｍａｔフィールドは字幕の装飾情報（ルビや大きさ，色，エッジ等）を格納するフィールドであって字幕そのもの（文字列）の情報は格納されておらず，それらを格納しているのはｓｔｒＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎフィールドであるから，原告ソフトウェアも被告ソフトウェアもＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを読み込んで字幕を表示するときは，少なくともこの二つのフィールドの情報を組み合わせて字幕を表示することになる。そして，ｓｔｒＦｏｒｍａｔフィールドはバイト位置で範囲指定をするＭＢＣＳ（マルチバイト文字セット）であり，ｓｔｒＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎフィールドは文字位置で範囲指定をするＵＮＩＣＯＤＥであるため，ソースコードでそれらを変換しなければ正確に字幕を表示することはできないところ，被告ソフトウェアはこれを正確に実現することができている。
これらからすると，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの画面表示からは確認することができないロジックが本件ソースコード上に存在しており，そのロジックを被告ソフトウェアが使用している。


被告ソフトウェアに不要なソースコードが存在していること原告ソフトウェアのソースファイル「ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐ（２３２行目，２３５行目から２４２行目，２４４行目から２４６行目，２４９行目から２５６行目の２０か所）」のソースコード（本件鑑定における類似箇所３。本件鑑定において，本件ソースコードのうち被告ソフトウェアと一致ないし類似すると指摘された箇所が５箇所あり，以下，本件ソースコードのうち，本件鑑定で被告ソフトウェアのソースコードと一致ないし類似すると指摘された箇所を鑑定書の記載に従って「類似箇所１」などと表記することがある。）は，編集中の字幕のフォーマット情報を保存しようとする際，既存のフォーマットのリストの中に，保存しようとする前記フォーマット情報と同一のものがあるか否かを判断するために呼び出される比較処理部分であるところ，そもそも被告ソフトウェアにはフォーマット情報をファイルに保存してリスト化する機能はないから，この部分は被告ソフトウェアにとって不要である。このような不要なソースコードが被告ソフトウェアに存在することは，被告らが本件ソースコードを流用したことを推認させる。
被告ソフトウェアと原告ソフトウェアには字幕制作ソフトでは通常生
じ得ない特異な処理が共通して存在すること
本件ソースコードでは，ルビとして一定のアルファベット文字列（ＩＴＡＬＩＣ＿ＳＹＮＣ，ＩＴＡＬＩＣ＿ＡＳＹＮＣ）を設定すると，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂをインポートした際にこの文字列が消去されてしまうという特異な処理を行っているところ，被告ソフトウェアでも同様の処理が行われる。このような特異な処理が行われていることは，被告らが被告ソフトウェアにおいて本件ソースコードを流用したことを推認させる。イ類似箇所１ないし４及びＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイルについて鑑定の結果によれば，類似箇所１ないし４はいずれも不自然に一致ないし類似するとされた。
また，本件鑑定において，類似箇所４として，被告ソフトウェアのデータベース（Ｍｄｂ．ｃｃｐ）で用いられたフィールド名は全て原告ソフトウェアのデータベース（ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ）で用いられているフィールド名に一致するとされたところ，当該ファイルの内容が実質的に類似又は共通することは明らかであるから，原告ソフトウェアの「ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ」の３０００行のソースコード（ＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイル）が被告ソフトウェアの「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」のソースコードと類似又は共通すると認められたというべきである。
これらについて，被告らによる使用等がある。
ウＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスについてＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，公開されている情報を見ただけでは利用することは不可能であり，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの仕様を知る者はＡやＢなど原告ソフトウェアの開発に関与した限定された範囲にとどまる。被告らがＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂと互換性を有する被告ソフトウェアを複製，利用，頒布していることは，被告らがＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスを不正に取得，使用等したことを意味する。
（被告らの主張）
ア本件ソースコード全体について
原告が主張する事実は，本件ソースコード全体について，被告らによる使用等を推認させるものではない。
かえって，本件ソースコードと被告ソフトウェアのソースコードの一致の有無を鑑定した結果，類似箇所１ないし４のみがそれらに対応する被告ソフトウェアのソースコードと一致ないし類似し，それ以外に一致ないし類似が疑われるところはないという結論であった。そして，前記の一致ないし類似部分はソースコードの定義部分であるから，実際の作動に関わるプログラム部分には一致ないし類似する部分はないということになる。ソースコードを不正取得しようとした場合に，定義部分だけを複製して実際の作動に関わるプログラム部分を複製しないということは通常考えられない。また，本件ソースコード全体と類似箇所の量的な比較という観点から見ても，有意な一致ないし類似箇所は原告ソースコード全体の０．０１８パーセントないし０．０５６パーセント，被告ソースコードの０．０３８パーセントないし０．１１９パーセントにすぎないのであるから，類似箇所は極めて微小である。
以上によれば，本件ソースコード全体についての被告らによる使用等はなかったと認められる。
イ類似箇所１ないし３について
被告ソフトウェアにおいて，類似箇所１ないし３と一致するソースコードが存在するのは以下のような経緯があったためである。類似箇所１とそれに対応する被告ソフトウェアのソースコードの一致は，原告ソフトウェアの開発時に主に外部ライブラリの評価を目的としてＢが独自に作成した簡易な評価プログラムについて，これが被告ソフトウェアの開発時にもＢのパソコンに残っていたため，Ｂがその変数定義部分を参照したことによって生じた。
類似箇所２は代入演算子のオーバーロード部分であるところ，当該部分は入力ミスを防止するため基本的に定義を複製して実装する。Ｂは原告ソフトウェア開発時も被告ソフトウェア開発時も，類似箇所１を複製して類似箇所２を作成した。
類似箇所３は比較演算子のオーバーロード部分であるところ，当該部分は入力ミスを防止するため基本的に定義を複製して実装する。Ｂは原告ソフトウェア開発時も被告ソフトウェア開発時も，類似箇所１を複製して類似箇所３を作成した。


ウ類似箇所４及びＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイルについて鑑定の結果によれば，原告ソフトウェアの「ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ」のフィールド名と被告ソフトウェアの「ＭＤＢ．ｃｐｐ」のフィールド名は一致ないし類似しているが（類似箇所４），それを超えて，ＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイル全体について被告ソフトウェアのソースコードと一致ないし類似しているものではなく，それについての被告らによる使用等はない。エＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスについてＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのファイルは単なる書式にすぎず，被告ソフトウェアがｍｄｂファイルと互換性を有するためには，被告ソフトウェアが独自にソースコードを実装しなければならない。そして，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスは，一般に流通しているｍｄｂファイルに記載された具体的なデータと字幕の表示画面を見ながら互換性を有することとしたい箇所に関係しそうなデータ（値）を変化させ，それが字幕の表示画面にどのように反映されるかという相関関係を見れば容易に把握することができる。被告らは被告ソフトウェアを開発するに際し，既存のｍｄｂファイルから独自にその仕様を把握し，互換性を有するためのソースコードを独自に開発して被告ソフトウェアに実装した。
したがって，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスについての被告らによる使用等はなかった。
本件ソースコード等についての被告らによる使用等の不正競争該当性（争点２）
ア被告らによる使用等がされた本件ソースコード等が営業秘密であるとい
えるか（争点２－１）
（原告の主張）
本件ソースコード全体について
原告ソフトウェアのような商用ソフトウェアは，コンパイルした実行形式のみを配布するなどし，ソースコードを顧客の稼働環境に納品した場合もこれを開示しない措置を取ることが通常である。したがって，本件ソースコードは原告の営業秘密に該当する。
類似箇所１について
類似箇所１は，変数名や型名等を宣言するものであり，本件ソースコードにおいて様々な形で利用され，多岐にわたる機能に影響を及ぼすものであるから，その有用性は明らかである。
字幕のフォーマットデータをどのように構成するかを設計した後，そのフォーマットデータの構成要素にどのような変数名を付するのか，設定した変数をどのような型にするのかといったことは，本件ソースコード上にしか記載がない。
被告ソフトウェアにおいて類似箇所１と同一の変数名を有する「ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈ」は，被告ソフトウェアでプロジェクト管理機能のデータ・ソースとして分類されており，字幕データの標準値情報として定義されている。被告フェイスは，証拠保全の際に，当該部分は営業秘密に該当することを理由として開示を拒否した。
類似箇所２について
類似箇所２は，特定のフォーマット情報を，メモリ上に，編集中のプロジェクト（字幕データ）のフォーマット情報として格納する機能であり，その有用性は明らかである。
類似箇所２について，フォーマットデータの構成要素にどのような変数名を付けるか，各変数名にどのような順番で変数を代入するかは，いずれも有用性の高い，秘密に管理された非公開の情報である。被告ソフトウェアにおいて類似箇所２と同一の変数名を有する「ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐ」は，被告ソフトウェアでプロジェクト管理機能のデータ・ソースとして分類されており，字幕データの標準値情報（フォーマット情報）を処理する機能がある。被告フェイスは，証拠保全の際に当該部分は営業秘密に該当することを理由として開示を拒否した。
類似箇所３について
類似箇所３は，編集中の字幕のフォーマット情報を保存しようとする際，既存のフォーマットのリストの中に，保存しようとする前記フォーマット情報と同一のものがあるか否かを判断するために呼び出される比較処理部分である。すなわち，類似箇所３は，作成中の字幕のフォーマットを他の字幕の作成にも流用したいと考えた場合に，そのフォーマット情報を重複なくファイルに保存するために利用されるソースコードであり，その有用性は明らかである。
類似箇所３について，フォーマットデータの構成要素にどのような変数名を付けるか，各変数名にどのような順番で変数を代入するかは，いずれも有用性の高い，秘密に管理された非公開の情報である。
類似箇所４について
前記のとおり，鑑定において，「データベースのフィールド名の一致」が認められたことにより，「ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ」の約３０００行のソースコードであるＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイル全体が，被告ソフトウェアの「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」のソースコードと類似又は共通することが認められたというべきである。原告は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのテーブル名やフィールド名が営業秘密であるとの主張はしていない。
ＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイルは，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに字幕データをセマンティクスに従って記述及び保存する機能，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ形式の字幕ファイルからセマンティクスに従って字幕データを解析する機能及びＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ形式の字幕データをセマンティクスに従って原告ソフトウェアのデータメモリ領域に展開する機能を有する。ＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイルだけではＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを解析するための処理は収まり切らないため，その解析のために様々な関数や定義を呼び出しており，ＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイルが起点となる処理は多岐にわたる。
被告ソフトウェアにおいてＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイルと同一のフィールド名を有する「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」は，被告ソフトウェアにおいて，数あるインポート・エクスポート処理中の共通処理に分類されており，被告ソフトウェアにおけるインポート処理とエクスポート処理は，全て「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」を経由する。当該部分は，有用性の高い，秘密に管理された非公知の情報である。被告フェイスは，証拠保全の際に，当該部分は営業秘密に該当することを理由として開示を拒否した。


原告ソフトウェアのＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ（ｍｄｂファイル）をＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡｃｃｅｓｓで開いたとしても，原告の営業秘密である本件ソースコードを利用しない限り，原告ソフトウェアと互換性のあるデータにはならない。
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂについて
①Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの内容
本件ソースコードとＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ自体の仕様を理解した者でなければ解読できない文字列が有機的一体となって相互に関連性を有して構成されていること（Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクス）は，それ自体が営業秘密としての意義を有する。原告は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの仕様書を作成せず，本件ソースコードに解析の手がかりを残すという方法によって，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスを営業秘密として保持している。
②秘密管理性・非公知性
原告ソフトウェアは，「ＳＳＴ」との互換性を確保するために，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを利用しており，それをハンドリングするプログラムは約６０００行にも及ぶのであって，原告ソフトウェアの中核的なプログラムになっている。
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに仕様書は存在しておらず，流通しているｍｄｂファイルのレコード名（テーブル名）やフィールド名を調べることは比較的容易であったとしても，各フィールドがどのようなセマンティクスを持つのかを正確に把握することは容易ではないから，原告ソフトウェアのソースコードを解析してそれが何を意味するのかを確認，検証しない限り，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを利用することはできない。字幕をＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂにエクスポートし，ビデオトロン社の字幕ソフト「ＥＶＣ－５００」（以下，単に「ＥＶＣ－５００」という。）にインポートした場合には，ルビの位置がずれ，文字の色や大きさが抜け，エッジの情報も無くなることがあるから，両者の互換性は保たれているとはいえない。
③有用性
原告ソフトウェアは，バージョンのアップグレードとダウングレードが簡易かつ自由に実行できる設計となっており，ユーザーはｍｄｂ形式の字幕データを利用したい場合には，原告ソフトウェアを古いバージョンにダウングレードするだけで足りる。そして，ｍｄｂ形式の字幕データは，制作会社等に膨大な数がストックされており，近年，過去のコンテンツについての需要が急激に拡大している。
また，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは字幕データそれ自体として多数の情報を網羅し，優れた機能を実現する設計に基づいており，有用性は否定し得ない。
（被告らの主張）
本件ソースコード全体について
本件ソースコード全体が原告の営業秘密であることは積極的に争わない。
類似箇所１について
類似箇所１は変数の定義部分であり，類似箇所１が列挙しているのは字幕の表示パターンの項目（文字のフォント，大きさ，色，輪郭の有無，ルビの有無など）である。これらの項目は，原告ソフトウェアのユーザーが字幕表示パターンの設定を行う際に使用するダイアログ（表示画面）で確認することができ，秘密ではない。
変数の定義部分は，一般的に「型」，「変数名」及び「注釈」で構成されるところ，類似箇所１は，「型名」，「変数名」，「注釈」及び「空白文字列」で構成され，「空白文字列」は営業秘密と無関係である。これらは変数の定義の仕方として一般的であり，それぞれの項目も，「型名」欄の記載はマイクロソフト社が提供する標準の型の名称であり，「変数名」欄の記載は字幕ソフトが使用する一般的な内容を短い英語表記にしただけであり，「注釈」欄の記載はありふれた一般的な説明である。したがって，類似箇所１は営業秘密として保護されるものではない。
類似箇所２について
類似箇所２は代入演算子のオーバーロードであり，Ｃ＋＋言語の仕様の実装にすぎないものであって定型的なものであるから，営業秘密として保護されるものではない。
類似箇所３について
類似箇所３は比較演算子のオーバーロードであり，Ｃ＋＋言語の仕様の実装にすぎないものであって定型的なものであるから，営業秘密として保護されるものではない。
類似箇所４について
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂと互換性を有するようにするためには，まず互換性を有することとした機能に関係すると考えられるフィールドを探し，そのフィールド名にわかりやすい名前が付されていれば，その名前から内容を容易に把握することができる。
フィールド名から内容が把握できない場合でも，一般に流通するｍｄｂファイルに記載された具体的なデータと字幕の表示画面を見ながら互換性を有することとしたい箇所に関係しそうなデータ（値）を変化させ，それが字幕の表示画面にどのように反映されるかという相関関係を把握すれば，原告が主張するセマンティクスを把握することは容易である。互換性を有するために字幕制作ソフトがどのような手順でその字幕を表示するのかという処理手順のレベルまで把握する必要はなく，その部分のソースコードを被告が独自に書けば足りる。したがって，原告が主張するものが営業秘密として保護されるものではない。
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂについて
①Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの内容
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，本件ソースコードで取り込んだり作成したりした文字データや設定情報を格納するための書式であり，その書式に具体的な字幕データが上書きされて出来上がるものがｍｄｂファイルである。


原告は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスも営業秘密であると主張するところ，セマンティクスとは「データの意味」という意味であり，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは書式であることから，セマンティクスを含むという主張は「書式のデータの意味を含む」ということにしかならず，意味が不明である。仮に，原告の主張がｍｄｂファイルのセマンティクスを含むという趣旨であったとしても，下記のとおり，その情報はパスワードがかけられないまま流通しているのであるから，営業秘密に該当しない。
②秘密管理性・非公知性
本件ソースコードは，書式であるＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのどのフィールドを対象として読み書きするかを指定するためにフィールド名を使用しているだけであり，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに字幕データ等を格納するためのソースコードは別に存在しているから，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは本件ソースコードと不可分な関係にはない。Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡｃｃｅｓｓで作られたファイルであり，フィールド名やデータの型はソフトウェアを利用する者が誰でも確認することができるから，その内容を秘密にしたいのであればパスワードを設定すべきであるが原告はパスワードを設定していない。原告は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを開いただけでは内容を理解できないから秘密に管理されていると主張するが，フィールド名はその内容を容易に推測できる名前が付されているし，仮にフィールド名から内容を推測できない項目があったとしても，それが字幕に関わる項目であることは明らかであるから，推測できた項目を除いていけば内容を予測することができる。
また，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの情報は字幕制作者や映像制作者の間で流通するｍｄｂファイルからも確認することができるから，該当箇所の項目の数値を変えて字幕の変化を見たり，逆に目標とする字幕を見つけて該当項目の数値を確認した上で，字幕の設定を変えて数値の変化を確認したりすることにより，機能とフィールド名の相関関係を把握することができる。
さらに，ＥＶＣ－５００もｍｄｂファイルと互換性を有することから，ビデオトロン社もＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの内容を理解していたと考えられる。互換性を有するようにするために原告からソースコードを盗み出したとは考え難いのであるから，このことからも，一般に流通しているｍｄｂファイルを見ることによってＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの仕様を理解できると考えられる。
③有用性
被告ソフトウェアは，字幕を保存する方式としてはＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを使用していない。また，原告ソフトウェアにおいても新バージョンではＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの利用を停止している。これらの事情はＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに有用性がないことを示している。
イ被告らによる使用等が不競法２条１項４号，５号，７号及び８号に規定す
る不正競争のいずれかに該当するか（争点２－２）
（原告の主張）
前記本件ソースコード等について，被告
らによる使用等があった。また，鑑定の結果によれば類似箇所１ないし３，原告主張の類似箇所４はいずれも不自然に一致ないし類似するとされていること，字幕制作ソフトウェアの業界は原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの寡占状態にあり両者が競争関係にあること，以下のようなＡやＢの行動及び立場等を総合的に勘案すれば，被告らによる使用等は，不競法２条１項４号，５号，７号及び８号に規定する不正競争のいずれかに該当する。Ｂは，平成１６年１２月１日，原告に従業員として雇用され，平成２２年４月９日に退職するまで，期間の定めのない雇用契約の下で，原告ソフトウェアの開発，制作に携わっていて，本件ソースコードが営業秘密であることを当然認識できた。仮に，Ｂがフリーの技術者であったとしても，Ｂは，実質的には被告フェイスの業務に集中的に従事し，被告フェイスの利益のために稼働していて，独立性は乏しく，被告フェイスにおいて一定の権限を有する地位にあった。
Ａは，平成１３年８月７日から平成２２年５月１５日まで，原告においてシステムエンジニアとして稼働し，原告ソフトウェアの開発責任者として本件ソースコードを作成，管理する立場にあり，本件ソースコードにアクセスすることができ，本件ソースコードが原告の営業秘密に該当することを認識できた。Ａは，原告を退職した際，Ａが所管する事務についての引継ぎを十分に行わず，原告ソフトウェアについての引継ぎの連絡担当として最適である原告の営業部門責任者であったＣとのやり取りを拒否し，連絡窓口として原告ソフトウェアについて全く無知であるＤを指定するなど非協力的な姿勢をとっていた。
（被告らの主張）
本件ソースコード全体について
本件ソースコード全体について，被告らによる使用等がないのであるから，不正競争の有無を検討する前提を欠く。
類似箇所１ないし３，ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐファイルについて
前記記載の経緯のとおり，Ｂは，被告ソフトウェア
の制作に際して類似箇所１ないし３を参照し，被告フェイスはそれにより類似箇所１ないし３を含む被告ソフトウェアを開発，販売した。しかし，Ｂはフリーの技術者であるから，新しい技術のテストや外部ライブラリの評価のために自ら独自に評価プログラムを作ることは珍しいことではない。そして，従前作った評価プログラムを別のクライアントのために再利用することは法律上も契約上も禁止されていないから，被告フェイスからの業務委託を受け，被告ソフトウェアを開発するに当たって，自らのパソコンに残っていた類似箇所１を参照して使用したり，そこから類似箇所２及び３を複製して使用したりしたことは非難されることではない。
したがって，Ｂや被告フェイスの前記行為は，いずれも不正競争に該当しない。
被告らによる使用があると原告が主張するＳＳＴＤＢ．ｃｐｐファイル全体については，被告らによる使用等がないのであるから，不正競争の有無を検討する前提を欠く。
Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂについて


前記記載のとおり，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセ
マンティクスについての被告らによる使用等はなかったのであるから，不正競争の有無を検討する前提を欠く。
損害の発生の有無及びその額（争点３）
（原告の主張）
ア不競法５条１項
原告ソフトウェアの価格は９０万７２００円であり，その利益率は４０パーセントを下らないから，単位数量当たりの利益額は３６万２８８０円である。また，被告ソフトウェアの売上本数は，●（省略）●
イ不競法５条２項
被告らの主張を前提とすれば，被告ソフトウェアの売上は●（省略）●同額が原告が被った損害額となる。
ウ弁護士費用（ア，イ共通）
被告らの不正競争行為と因果関係のある弁護士費用は５００万円を下ることはない。
（被告らの主張）
ア不競法５条１項
原告ソフトウェアの購入者のほとんどは個人の翻訳家であり，個人の翻訳家は基本機能のみのバージョンを購入することになるところ，その価格は１４万円から３０万円程度であるから，原告が主張する利益率である４０パーセントを前提としたとしても（被告らは利益率が４０パーセントであることは争う。），単位数量当たりの利益額は５万６０００円から１２万円程度である。
被告ソフトウェアの売上は，●（省略）●ドングル版以外の前記②ないし④については，原告は原告ソフトウェアにおいて対応するものを展開していないことなどから，販売することができない事情があるというべきである（不競法５条１項ただし書）。
さらに，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの類似箇所は全体の０．０１８パーセントにすぎないのであるから，寄与率を乗じた損害額の減額がされるべきであるし，字幕ソフトウェアの分野では原告ソフトウェアと被告ソフトウェアのほかに競合品が存在しているから，それを踏まえた損害額の減額がされるべきである。
イ不競法５条２項
被告ソフトウェアの販売利益は出ておらず，赤字である。また，被告ソフトウェアの売上は，前記アのとおりである。
第３争点に対する判断
１後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実が認められる。本件鑑定で用いられたソースコードの分析の手法及びその鑑定結果の概要は以下のとおりである。（鑑定の結果〔４頁ないし１２頁，１７頁，２４頁ないし２７頁〕）
ア本件鑑定においては，原告の意見等も踏まえ，本件ソースコードのうち１１４種類のソースファイルが鑑定対象とされ，本件ソースコードのうち一つまたは複数のソースコードに対して被告ソフトウェアの複数のソースコードを比較すべき場合があることから，３００組のソースコードのペアについて，一致点の有無等が判断された。
イ前記の３００組のソースコードのペアについて，類似性や共通性を判断するため，８種類のコードクローン検出（コードクローンとはソースコード中に相互に一致又は類似したコード断片をいう。）を実施した。８種類のコードクローン検出の方法の概要は，①識別子とリテラルのオーバーラップ係数を用いて名前の包含度合いを確認する，②識別子とリテラルのコサイン係数を用いて名前の一致度合いを確認する，③識別子とリテラルの部分文字列のオーバーラップ係数を用いて名前の文字並びの包含度合いを確認する，④識別子とリテラルの部分文字列のコサイン係数を用いて名前の文字並びの一致度合いを確認する，⑤コメントの部分文字列のオーバーラップ係数を用いてコメントの文字並びの包含度合いを確認する，⑥コメントの文字列のコサイン係数を用いてコメントの文字並びの一致度合いを確認する，⑦キーワードや記号の系列にＳｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎアルゴリズムを適用してソースコードの文字並びの一致度合いを確認する，⑧前記アルゴリズムをソースコードの長さで正規化してソースコードの構造の一致度合いを確認するというものであった。
ウ前記イの８種類のコードクローン検出を実施し，１種類以上の方法で類似性についての一定の閾値を超えたものを要注意コード・ペアとして取り扱った。この要注意コード・ペアは，３００組中５７組存在した。エ前記ウの結果を参考にしつつ，鑑定人が３００組全てのソースコードのペアについて目視確認を行い，共通性や類似性が疑われるソースコードのペアを選んだ。その結果，原告ソフトウェアのソースファイルと被告ソフトウェアのソースファイルには，①「ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈ」と「ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈ」（順に，原告ソフトウェアのソースファイルと被告ソフトウェアのソースファイル。以下，同じ。），②「ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐ」と「ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐ」，③「ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ」と「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」，④「ＡｕｔｏＬｏｃｋｅｒ．ｈ」と「ＳａｆｅＬｏｃｋｅｒ．ｈ」，⑤「ＡｕｔｏＬｏｃｋｅｒ．ｃｐｐ」と「ＳａｆｅＬｏｃｋｅｒ．ｃｐｐ」につき，共通性や類似性が疑われる箇所が発見された（類似箇所１ないし５）。
オ   類似箇所１について
前記エの①の一致点ないし類似点は別紙ａ（鑑定書の表１．３及び１．４）記載のとおりである。被告ソフトウェアでは，字幕データの標準値をＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈのＣｓｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔクラスのパブリック変数に格納し，原告ソフトウェアでは，字幕データの標準値をＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈのＣＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓクラスのパブリック変数に格納しており，それらの主な役割は字幕データの標準値を格納する変数を宣言することにある。