主文
１処分行政庁が，平成２０年３月２１日付けで原告に対してした次の各処分をいずれも取り消す。
(1)原告の平成１２年５月１日から平成１３年４月３０日までの事業年度以後
の法人税に係る青色申告の承認の取消処分
(2)原告の平成１２年５月１日から平成１３年４月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち，所得金額２９０万５３６７円，納付すべき税額５３万９９００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分(3)原告の平成１３年５月１日から平成１４年４月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち，所得金額１２０７万２１５６円，納付すべき税額２９２万８５００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分(4)原告の平成１４年５月１日から平成１５年４月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち，所得金額５６３万７９０２円，納付すべき税額１２１万９８００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分(5)原告の平成１５年５月１日から平成１６年４月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち，所得金額１３０万６７１３円，納付すべき税額２７万１８００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分(6)原告の平成１６年５月１日から平成１７年４月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち，所得金額７０万７６３１円，納付すべき税額１３万９９００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分(7)原告の平成１７年５月１日から平成１８年４月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち，所得金額１４６万６１１３円，納付すべき税額３０万３８００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分(8)原告の平成１２年５月１日から平成１３年４月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税についての更正処分のうち，課税標準額３７億８６４０万円，納付すべき消費税額５９５２万１１００円及び納付すべき地方消費税額１４８８万０２００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分(9)原告の平成１３年５月１日から平成１４年４月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税についての更正処分のうち，課税標準額３７億１８３０万８０００円，納付すべき消費税額６６３１万３２００円及び納付すべき地方消費税額１６６３万１１００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分(10)原告の平成１４年５月１日から平成１５年４月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税についての更正処分のうち，課税標準額３４億５０６９万７０００円，納付すべき消費税額６３１４万３５００円及び納付すべき地方消費税額１５７８万５８００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分(11)原告の平成１５年５月１日から平成１６年４月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税についての更正処分のうち，課税標準額３３億８７１８万円，納付すべき消費税額６２８７万０５００円及び納付すべき地方消費税額１５７１万７６００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分(12)原告の平成１６年５月１日から平成１７年４月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税についての更正処分のうち，課税標準額３３億６７０７万１０００円，納付すべき消費税額６０８９万１０００円及び納付すべき地方消費税額１５２２万２７００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分(13)原告の平成１７年５月１日から平成１８年４月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税についての更正処分のうち，課税標準額３２億８４５２万３０００円，納付すべき消費税額６０９１万２４００円及び納付すべき地方消費税額１５２２万８１００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要


本件は，処分行政庁が，原告に対し，平成１２年５月１日から平成１８年４月３０日までの６年間にわたる各事業年度（以下「本件各事業年度」という。）の間に，原告の従業員らが関係業者からいわゆるリベートとして受領していた手数料合計９７８６万３０００円（以下「本件手数料」という。）に関し，そのうち平成１２年５月１日から平成１３年４月３０日までの事業年度（以下「平成１３年４月期」という。）に受領した手数料６０９万９０００円を総勘定元帳の雑収入科目に計上しなかったとして，主文第１項(1)の青色申告の承認の取消処分（以下「本件取消処分」という。）を行うとともに，本件手数料（以下，所得を構成する収益としての意味で使用する場合には，「本件手数料に係る収益」という。）につき，本件各事業年度（なお，平成１３年４月期より後，各年の５月１日から翌年４月３０日までの事業年度を，以下，それぞれ「平成１４年４月期」ないし「平成１８年４月期」という。）の益金の額に算入せずに法人税を申告し，また，本件各事業年度に対応する各課税期間（以下「本件各課税期間」といい，各事業年度に対応する課税期間をそれぞれ，「平成１３年４月課税期間」ないし「平成１８年４月課税期間」という。）の課税資産の譲渡の対価の額に算入せずに消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を申告した上，本件手数料に係る収益を益金の額に算入せず，原告に属する手数料を費消して横領した従業員に対する損害賠償請求権の額を課税資産の譲渡等の対価の額に算入せずに隠ぺい又は仮装を行ったとして，主文第１項(2)ないし(13)記載の各更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び各重加算税の賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい，本件取消処分及び本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。）を行ったのに対し，原告が，本件手数料に係る収益は従業員ら個人に帰属するものであって原告には帰属せず，隠ぺい又は仮装を行った事実もない旨主張して，本件各処分（ただし，本件各更正処分については，主文第１項(2)ないし(13)記載の部分（以下，同部分を「本件各更正処分（係争部分）」という。））の取消しを求める事案である。１前提事実（争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨等により容易に認められる事実）
(1)当事者等
ア原告は，旅館業及び飲食業などを目的として昭和３５年に設立され，その肩書所在地において，旅館「ホテル松島大観荘」（以下「大観荘」という。）を経営してきた会社で，平成１３年４月期以前から，青色申告の承認をされていた内国法人である（争いがない事実）。
イ訴外Ａは，平成８年１０月１日に原告に入社した後，平成１２年３月２１日付けで和食，洋食及び中華料理部門の総責任者である調理部調理課長（和食調理長兼務）に就任し，その後，平成１４年１月に調理部副支配人，平成１５年５月２１日に総料理長兼調理部支配人を経て，平成１７年９月２１日には副総支配人（料飲部・調理部所管，調理部支配人等兼務），平成１８年９月２１日には副総支配人（営業部，料飲部担当，料飲部支配人，料飲課長等兼務）に就任するとともに，調理部支配人の職を解かれ，その後，平成１９年１２月２０日付けで原告を退職した者である（証人Ａ２頁，弁論の全趣旨）。
ウ訴外Ｂ（訴外Ａと総称して「訴外Ａら」という。）は，平成１６年１１月４日に原告に入社した後，平成１７年２月２１日付けで訴外Ａの後任として調理部和食調理課長に，平成１８年９月２１日付けで同じく和食調理部支配人（和食調理課長兼務）に就任し，平成１９年８月２１日付けで総料理長（和食調理長兼務）に就任した者である（弁論の全趣旨）。エ有限会社春日商事（以下「訴外会社」という。）は，加工食品の製造販売等を目的とする法人であり，有限会社クラフトマンルームを通じて，本件各事業年度において原告にお膳料理用等の食材（以下「本件食材」という。）を納入していた株式会社サトー商会に本件食材を納入していたものである（乙３０，弁論の全趣旨）。
(2)原告による確定申告
原告は，処分行政庁に対し，本件各事業年度の法人税について，青色申告により別表１「本件各処分等経緯一覧表」（以下「本件一覧表」という。）の「(1)法人税」の「納付すべき法人税額」欄の「①確定申告」記載の金額により法定申告期限までに確定申告書を提出し，本件各課税期間の消費税等については，本件一覧表の「(2)消費税等」の「納付すべき消費税額」欄ないし「納付すべき地方消費税額」欄の各「①確定申告」記載の金額により法定申告期限までに確定申告書を提出した（争いがない事実）。
(3)本件各処分の経緯等


ア塩釜税務署の所部係官は，平成１９年９月ないし１２月ころ，原告の帳簿書類を調査するとともに（法人税法１３０条１項参照），本件手数料に関し，訴外Ａら及び訴外会社の代表取締役である訴外Ｃから事情を聴取し，訴外会社が，訴外Ａに対し，本件食材納入時に訴外Ａからの指示に基づいていわゆるリベート分を上乗せした価格で取引を行い，納入後の代金からリベート分を訴外Ａに渡すという形で本件手数料を支払っていた事実を報告した。また，本件手数料の額は，平成１３年４月期につき６０９万９０００円，平成１４年４月期につき１２１１万４０００円，平成１５年４月期につき１５０７万３０００円，平成１６年４月期につき２１０９万３０００円（以上につき，全て訴外Ａの受領分），平成１７年４月期につき２２２６万６０００円（このうち訴外Ａの受領分が１９８２万７０００円，訴外Ｂの受領分が２４３万９０００円），平成１８年４月期につき２１２１万８０００円（このうち訴外Ａの受領分が５２６万円，訴外Ｂの受領分が１５９５万８０００円）であるとの事実が報告された。なお，本件手数料に係る収益の額については，再調査の結果，本件各処分後にそれぞれ増額補正されている（以上につき，乙２０，２２，２７，２８，３８，弁論の全趣旨）。
イ処分行政庁は，平成２０年３月２１日付けで，下記の理由により，原告の平成１３年４月期以降の法人税に係る青色申告の承認の取消処分（本件取消処分）を行い，通知書により通知した（甲１，弁論の全趣旨）。記平成１３年４月期において，大観荘の料理素材の製造元である訴外会社から，大観荘の料理長である訴外Ａに対して現金で支払われた手数料６０９万９０００円を原告の総勘定元帳の雑収入科目に計上しないで，これによって得た資金を訴外Ａが個人的に消費していたことウ処分行政庁は，同日付けで，原告に対し，本件各事業年度の法人税については，それぞれ本件一覧表の「(1)法人税」の「納付すべき法人税額」欄及び「重加算税」欄の各「②更正処分等」記載の金額により，更正処分（以下「本件法人税各更正処分」という。）及び重加算税の賦課決定処分を行い，本件各課税期間の消費税等のうち平成１３年４月課税期間ないし平成１６年４月課税期間に係る消費税等については，それぞれ本件一覧表の「(2)消費税等」の「納付すべき消費税額」欄，「納付すべき地方消費税額」欄及び「重加算税」欄の各「②更正処分等」記載の金額により，平成１７年４月課税期間の消費税等については，上記各欄の「④更正処分等」記載の金額により，平成１８年４月課税期間の消費税等については，上記各欄の「③更正処分等」記載の金額により，それぞれ更正処分（以下「本件消費税等各更正処分」という。）及び重加算税の賦課決定処分を行い，それぞれ通知書により通知した。なお，本件各更正処分については，更正通知書に更正の理由（法人税につき法人税法１３０条２項参照）が附記されていない（以上につき，争いがない事実，甲２の１ないし６，甲３の１ないし６）。
(4)原告は，平成２０年７月３日，本件各更正処分に基づく法人税及び消費税等として合計２８５２万１６００円を納付した（争いがない事実）。
(5)行政不服審査請求等及び本件訴訟の提起
原告が，本件各処分，すなわち本件取消処分，本件各更正処分（係争部分）及び本件各賦課決定処分を不服として，平成２０年５月７日付けで異議申立てを行ったところ，異議審理庁である塩釜税務署長は，同年７月９日付けでこれを棄却する旨の決定を行った。これを受けて，原告が，同年８月５日に審査請求をしたところ，国税不服審判所長が，平成２１年６月２６日付けで，同審査請求を棄却する旨の裁決を行った（以上につき，乙１６ないし１９，弁論の全趣旨）。
原告は，以上の経緯を経て，同年１２月２日，本件訴訟を提起したものである（顕著な事実）。
２関連法令の定め
(1)納税地を所轄する税務署長は，納税申告書の提出があった場合において，その納税申告書に記載された課税標準等（国税通則法２条６号イないしハに掲げる事項をいう。以下同じ。）又は税額等（同号ニないしヘに掲げる事項をいう。以下同じ。）の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき，その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは，その調査により，当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する（国税通則法２４条）。
(2)納税地を所轄する税務署長は，青色申告の承認を受けた内国法人につき，その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し，その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には，当該事業年度まで遡って，青色申告の承認を取り消すことができる。この場合において，その取消しがあったときは，当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書（納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。）は，青色申告書以外の申告書とみなす（法人税法１２７条１項）。(3)国税通則法６５条１項によれば，期限内申告書が提出された場合において，修正申告書の提出又は更正があったときは，当該納税者に対し，その修正申告書の提出又は更正に基づいて過少申告加算税を課するとされているところ，同項の規定に該当する場合（同条５項の規定の適用がある場合を除く。）において，納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺいし，又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは，当該納税者に対し，政令で定めるところにより，過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし，又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは，当該隠ぺいし，又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額）に係る過少申告加算税に代え，当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する（国税通則法６８条１項）。
３争点及び争点に関する当事者の主張


本件各処分のうち，本件各更正処分（係争部分）は，本件手数料に係る収益が原告に帰属することを理由に行われ，本件取消処分及び本件各賦課決定処分は，いずれも本件手数料に係る収益が原告に帰属することを前提に，その事実を原告が隠ぺい又は仮装したことを理由に行われているため，本件各処分の適法性に関しては，①本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否か（争点１）及び②本件手数料に係る収益が原告に帰属するとした場合，その額はいくらか（争点２）が共通の争点となり，このほか，本件取消処分及び本件各賦課決定処分の適法性に関しては，③原告による仮装又は隠ぺい行為の有無（争点３）が争点となる。
上記各争点に関する当事者の主張の要旨は以下のとおりである。(1)争点１（本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否か）について
（被告の主張の要旨）
訴外Ａは，平成１２年３月に原告の調理部調理課長に就任しているところ，当時から，訴外Ａが調理部門の責任者として重要な職責を担っており，拡大役員会議等に出席して食材の原価等について自らの判断で発言していたことや，訴外Ａの意向に従って訴外会社の加工品が本件食材に採用された結果，原告における入札制度が機能していなかったことからすれば，訴外Ａは，原告における本件食材の納入業者の選定及び購入価格の決定に関して広範かつ包括的な権限を有していたといえる。
そして，訴外会社は，上記のような訴外Ａ及びその後任者である訴外Ｂの地位，権限を見込んで本件手数料を含むリベートを支払っていたのであって，その額も平成１３年４月期から平成１８年４月期までで合計約９８００万円にのぼるなど，訴外Ａら個人が受領する金額としては著しく高額であることからすれば，本件手数料を含むリベートは，訴外会社が原告との間で取引を継続するための対価として原告に支払われたものにほかならないというべきである。
また，原告の代表取締役であるＤ（以下「原告代表者」という。）は，原告において過去にリベート問題が存在し，リベート授受の慣行を認識していながら，リベートを禁止する具体的な防止策を講じず，訴外Ａらのリベート受領を示唆する告発文書に対しても表面的な調査にとどめ，訴外Ａのリベート受領発覚後も訴外Ａを就業規則に従って解雇することはせずに，依願退職させるにとどめているほか，訴外Ａらに対し「おまえらも何か悪いことをやってんだろう。」などとリベート受領を黙認するかのような発言をしているのであって，これらの事実からすれば，原告代表者は，訴外Ａらが本件手数料を含むリベートを受領することを黙認していたというべきであるから，本件手数料に係る収益は原告に帰属するというべきである。加えて，訴外Ａらは，本件手数料を含むリベート全体の３割程度を原告の備品購入等に使用していたのであるから，このことからも本件手数料に係る収益は原告に帰属するというべきである。
そして，このように原告に帰属した本件手数料を訴外Ａらが費消して横領したことにより，原告は，本件手数料相当額の損失を被ると同時に，訴外Ａらに対し，不法行為に基づいて同額の損害賠償請求権を取得することになるから，本件手数料相当額を，訴外Ａらによる横領があったときに対応する本件各事業年度の益金及び本件各課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額（以下，益金及び課税資産の譲渡等の対価を総称して「益金等」という。）にそれぞれ算入すべきである。
（原告の主張の要旨）
①原告が，平成１０年ころ，当時の和食調理長が取引業者からリベートを受け取っていたことが発覚したことを受けて，リベート受領を禁止する旨を会社の内外に周知徹底した上，就業規則にも会社の許可なく職務上の地位を利用して外部の者から金品等のもてなしを不当に受けたときは解雇する旨規定していたこと，②訴外Ａらがリベート受領の禁止を明確に認識した上で，原告に隠れて本件手数料を受領していたこと，③原告における食材購入に関しては，指名納入業者による入札制度を実施し，食材納入業者の選定権限は原告代表者及び原告常務取締役Ｅに与えられている上，食材購入の代理権も，訴外Ａらの所属していた調理部調理課ではなく，総務部仕入課仕入係に与えられていたこと，④訴外Ａら及び訴外会社も上記③の事実を認識していたこと，⑤原告は平成８年ころから実質的に甚大な経営上の損失を出し，資金繰りが極めて困難な状況となったことから，役員や従業員の報酬カットを含め，大幅な経費削減をしており，合計約９８００万円にのぼる本件手数料を訴外Ａらに与えられるような財政状況ではなかったことからすれば，訴外Ａらが本件食材の購入に関して本件手数料を受領したからといって，本件手数料に係る収益が原告に帰属することはないというべきである。(2)争点２（本件手数料に係る収益が原告に帰属するとした場合，その額はいくらか）について
（被告の主張の要旨）
本件手数料の額については，訴外Ｃの供述によって認定されたものであるところ，同供述は，平成１７年１２月分ないし平成１８年４月分については現存する明細書の記載を基にされたものであり，平成１２年５月分ないし平成１７年１１月分については，現存明細書が存在しないものの，訴外Ｃが訴外Ａらとの打合せ時に使用していた手帳や自らの記憶を基に作成した復元明細書の記載を基にされたものであって，いずれも客観的な証拠に基づいて詳細かつ具体的に供述されたものであるから極めて信用性が高いといえるので，本件手数料の額の認定は適正なものである。そして，上記のとおり適正に認定した本件手数料額を基に，処分行政庁は，原告の法人税及び消費税等について，それぞれ別表２－１ないし別表２－６及び別表３－１ないし別表３－６のとおり，納付すべき税額を算出したものであるから，本件各更正処分（係争部分）は適法である。


また，本件手数料額のうち，復元明細書によって額が算出された平成１２年５月分から平成１７年１１月分のうち，上記手帳等による裏付けを欠き，訴外Ｃの記憶や供述のみに基づいて算出された部分については，仮に，訴外Ｃの記憶や供述が信用できないため実額算定ができないとしても，同部分につき各種の間接的資料を用いて手数料額を推計する必要性が肯定されるというべきであり，推計に当たっては，本件手数料のうち，現存明細書や復元明細書により算定された手数料額が納入額に占める割合を算出し，それにより得られた参考比率を上記部分に係る納入額に乗じることにより上記部分に係る手数料額を推計しているので，推計の合理性も認められるというべきである（なお，本件各更正処分（係争部分）のうち，本件法人税各更正処分については法人税法１３１条に基づき推計課税を行うものであるが，本件消費税等各更正処分については，明文の規定がないものの，課税庁に認められた租税実体法上の行為規範として，当然に推計課税が認められるというべきである。）。
（原告の主張の要旨）
本件手数料を含むリベートの額の認定は，いずれも認定の根拠となった資料に何らの信用性もないので，認定額は適正ではない。また，本件手数料の額の認定根拠となった手帳や訴外Ｃの記憶には何ら信用性がなく，これらを間接的資料として行った被告の推計課税には合理性がないので，本件において推計課税は許されないというべきである。(3)争点３（原告による仮装又は隠ぺい行為の有無）について
（被告の主張の要旨）
ア本件各賦課決定処分について
国税通則法６８条１項にいう「事実の隠ぺい」とは，売上除外，証拠書類の廃棄等，課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい，納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装し，その隠ぺい又は仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば，納税者が過少申告を行うことの認識を有している必要はないと解されているので，従業員を自己の手足として経済活動を行っている法人においては，代表者の知らない間に従業員によって隠ぺい又は仮装行為が行われたとしても，原則として，法人自身が隠ぺい又は仮装行為を行ったものとして重加算税を賦課することができるというべきである。本件では，訴外Ａらが約７年もの長期にわたり，食材の取引を実質的に入札制度の対象から外して本件手数料を受領していたにもかかわらず，原告がこれを放置した結果，本件各事業年度の収益として本件手数料を帳簿書類に記録せず除外するという事態を生じさせたのであるから，原告による「事実の隠ぺい」があったことは明らかであり，本件各賦課決定処分は適法である。
イ本件取消処分について
国税通則法６８条１項及び法人税法１２７条１項３号の文言を比較すると，両規定の適用対象となる行為については，隠ぺい又は仮装という同一の要件を掲げているため同義に解されているものの，隠ぺい又は仮装行為の主体については，前者では「納税者」と明記されているのに対し，後者では明記されていない。そうだとすれば，法人税法１２７条１項３号にいう隠ぺい又は仮装行為が認められる場合には，隠ぺい又は仮装行為の主体が納税者以外の者（例えば，帳簿作成権限を有しない従業員）であっても，同号の要件を充足するというべきであるから，訴外Ａらが本件手数料を受領し，そのことを経理担当職員や原告代表者に報告していなかったことにより，本件手数料に係る収益が本件各事業年度の収益等として帳簿書類に記載ないし記録されていなかった以上，同号の「隠ぺい」があったといえるので，本件取消処分は適法である。
（原告の主張の要旨）
国税通則法６８条１項及び法人税法１２７条１項３号にいう「隠ぺい」は同義であるところ，原告は，取締役会を設置する株式会社であって，代表取締役が対外的代表権を有するものであるから，原則として代表取締役の行為のみが原告に帰属するというべきであって，従業員の行為については，原告の指揮監督を受け，又は代理権を授与されて行った行為のみが原告に帰属するというべきである（なお，ここでは民法上の表見代理の法理は妥当しない。）。本件では，上記(1)（原告の主張の要旨）記載の①ないし③の各事実からすれば，訴外Ａらが原告の指揮監督下において本件手数料を受領し，これを秘匿したものではなく，原告が訴外Ａらに本件手数料の受領に係る代理権を授与したこともないといえるので，訴外Ａらが，本件手数料を受領した事実を原告に報告せず，その結果，本件手数料に係る収益が原告の帳簿書類に記載されなかったとしても，原告が同号の「隠ぺい」を行ったということはできない。
第３当裁判所の判断
１争点１（本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否か）について(1)本件各処分は，前記第２の３で見たように，本件手数料に係る収益が原告に帰属することを前提に，訴外Ａらが本件手数料を横領したことを理由にしているものであるから，本件手数料に係る収益が原告に帰属したといえない場合には，訴外Ａらによる横領はその前提を欠くこととなり，原告の訴外Ａらに対する損害賠償請求権も発生しなくなる結果，原告には本件手数料相当額の益金等が生じないこととなる。
そして，収益の帰属について，法人税法１１条が，法律上収益が帰属する者が単なる名義人であって，それ以外の者が実質的に収益を享受する場合に，その者を収益の帰属主体とする旨を定め，消費税法１３条も同様の規定を設けている趣旨（実質所得者課税の原則）に鑑みれば，本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否かの判断に当たっては，本件手数料を受領した訴外Ａらの法律上の地位，権限について検討するとともに，訴外Ａらを単なる名義人として実質的には原告が本件手数料を受領していると見ることができるか否かを検討することが相当である。
そこで，以下，このような見地から検討する。
(2)後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア本件手数料は，訴外Ｃが，訴外Ａらの指示に従って商品原価にリベート額を上乗せした額で本件食材を納入し，納入後に訴外会社が受領した代金からリベート相当額を訴外Ａらに支払う形で交付されていた（証人Ａ７頁，証人Ｃ６頁及び７頁）。


イ原告においては，本件食材の仕入れに関して入札制度を採用し，総務部仕入課仕入係が発注業務を担当しているため，調理場から直接納入業者に発注をすることは禁止されており，調理部調理課に所属する訴外Ａらに仕入業者の選定権限や仕入金額の決定権限は付与されていなかった。なお，本件食材の仕入れに係る入札制度は，訴外会社以外の業者が入札しなくなったため，事実上行われなくなった（以上につき，甲４，５の１ないし３，甲９，証人Ａ１４頁及び１５頁，証人Ｃ２頁及び３頁，証人Ｂ１０頁，原告代表者１１頁）。
ウ原告においては，就業規則上，「会社の許可なく，職務上の地位を利用して，外部の者から金品等のもてなしを不当に受けた時」は解雇する旨の規定があるほか，訴外Ａらを含む従業員にもリベートの受領が禁止されている旨が周知されていた（甲１１，証人Ａ２１頁及び２２頁，証人Ｂ９頁，原告代表者５頁ないし７頁）。
エ訴外Ａらは，訴外Ｃからリベートを受領するに際し，塩竈市や利府町等，大観荘の建物からは離れた所在地にある飲食店の，あまり人目につかないような場所で授受を行っていた（証人Ｃ２０頁，２６頁）。オ訴外Ａらは，受領した本件手数料を部下との食事会やコンペ等に費消していたほか，原告の指示なく，自らの判断で大観荘における備品等の購入に充てていた（証人Ａ１６頁及び１７頁，証人Ｂ８頁，９頁，１４頁及び１５頁）。
カ原告は，大観荘の建物新築後の平成８年ころから本件各事業年度までに，売上げ減少が続く一方，金融機関に対する借入金返済の増加等もあって，経営成績が悪化し，損失を累積させて，資金繰りも困難な状況となったことから，金融機関との取引関係維持のために，役員報酬等のカットを含む大幅な経費削減を行いつつ，減価償却費の計上を一部にとどめるなどして対応してきた（甲９，原告代表者２頁ないし５頁，弁論の全趣旨）。(3)上記(2)の認定事実を基に検討するに，本件手数料は，原告における本件食材の仕入れに関して授受されていたものであるところ（上記(2)ア），原告における本件食材の仕入れに関しては入札制度が設けられていることや，仕入課仕入係に発注権限が存在しており，調理課に所属する訴外Ａらには本件食材の発注権限がないこと（同イ）からすれば，訴外Ａらが，本件食材の仕入れに関する決定権限を原告から与えられていたとは認められない。これらの事実に加え，原告においては，就業規則上もリベートの受領が禁止されており，訴外Ａらを含む従業員にその旨周知されていたこと（同ウ），訴外Ａらは，訴外Ｃからリベートを受領する際，塩竈市や利府町等，大観荘の建物からは離れた所在地にある飲食店の，あまり人目につかないような場所で授受を行っていたこと（同エ）などを併せ考えると，訴外Ａらが，本件食材の仕入れに関して授受されていた本件手数料について，原告から法的な受領権限を与えられていたと認めることはできない。
そうすると，訴外Ａらは，個人としての法的地位に基づき訴外Ｃから本件手数料を自ら受け取ったものと認められるところ，自己の判断により，受領した本件手数料を費消していたというのであるから（同オ），訴外Ａらが単なる名義人として本件手数料を受領していたとは認め難い。したがって，本件手数料に係る収益は原告に帰属するものとは認められない。
(4)これに対し，被告は，原告における本件食材に係る入札制度は機能しておらず，訴外Ａらが本件食材の納入業者の選定及び購入価格の決定に関して広範かつ包括的な権限を有していたとして，本件手数料に係る収益が原告に帰属する旨主張する。しかしながら，上記(2)イの認定事実によれば，本件食材の仕入れに係る入札制度は，当時，他の業者が入札しなくなったとの理由により事実上機能しなくなっていたものの，このことによって本件食材の仕入れに関する決定権限が原告の仕入課仕入係から訴外Ａらに移ったと見ることはできないから，被告の主張は採用できない。
このほかに，被告は，訴外Ａらの食材の仕入れに関する決定権限を根拠付ける事実として，訴外Ａらが拡大役員会議等に出席していたことを主張するが，その主張に係る事実から，訴外Ａらが，食材の仕入れに関し，意見の具申の範囲を超えて，決定権まで認められていたと見ることはできないから，被告の上記主張も採用できない。
また，被告は，訴外会社が訴外Ａらの地位や権限を見込んで本件手数料を支払っていることや，本件手数料の額が個人の受領する金額としては著しく高額であることから，本件手数料に係る収益が原告に帰属する旨主張する。しかし，その主張に係る訴外Ａらの地位,権限については，外部業者の推測の域を超えて，これを裏付ける客観的証拠があるわけではなく，かえって，上記(2)イ，ウの認定事実によれば，訴外Ａらは，客観的に見て，本件食材の仕入れに関する決定権限や本件手数料の受領権限を有していたとは認め難いから，訴外会社に，被告が主張するような意図があったとしても，そのことから，上記権限に関する認定が左右されるものではない。本件手数料が高額であるとの指摘について見ても，本件各事業年度当時，原告の経営成績は著しく悪化していて，金融機関との取引上も，経費を過大に計上するような余裕はなく，むしろ減価償却費の計上を一部にとどめていたこと（前記(2)カ）に照らせば，原告が，自社に帰属すべき高額の手数料収入について，訴外Ａら個人による費消を認めるとは考え難いから，本件手数料が高額であることが，上記結論を左右するものとはいい難い。


平成２３年１１月２８日判決言渡
平成２３年（ネ）第１００３３号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地裁平成１９年（ワ）第３１９６５号）
口頭弁論終結日平成２３年９月５日
判              決
控訴人   （一審   原告）                                承鎂源數位科技股份有限公司訴訟代   理人弁   護士                               鈴       木       五   十   三同                            山     本     晋     平同                            尾     野     恭     史被控訴人（一審被告）          ソニー   株式会   社訴訟代   理人弁   護士                               三     好           豊同                            上     村     哲     史同                            佐   々   木           奏同                            内     田     晴     康
主          文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，１億円及びこれに対する平成２０年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
４仮執行宣言
第２事案の概要（略号は原判決の例による。）
１本件は，台湾法人で一審原告である控訴人が，日本法人で一審被告である被控訴人に対し，被控訴人が平成１８年１２月１日から同１９年１１月３０日までの間に小型ＵＳＢフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを日本
に輸入して販売したことに関し，
①上記小型ＵＳＢフラッシュメモリは控訴人が製造する商品の形態を模倣したものであって，被控訴人による上記輸入・販売は不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項３号の不正競争行為に該当する，②上記小型ＵＳＢフラッシュメモリは被控訴人が控訴人から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであって，不競法２条１項７号の不
正競争行為に該当する，
③被控訴人による上記小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造は，台湾の著作権法上，控訴人の著作物である小型ＵＳＢフラッシュメモリの設計図の著作
権（翻案権）を侵害する，
④被控訴人による上記小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造・販売は，控訴人の技術情報を使用して行われたものであって，民法７０９条の不法行為に
該当する，
を理由として（上記①ないし④は選択的併合），控訴人に生じた損害５４１億８０００万円（逸失利益５４０億円及び弁護士費用１億８０００万円）の一部である２０億円（逸失利益１９億円及び弁護士費用１億円）の賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２０年２月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。２平成２３年３月２日に言い渡された原判決は，上記①ないし④の理由に該当する事実は認められないとし，控訴人の請求を棄却したので，これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
３本件控訴は，上記本訴請求のうち，損害賠償１億円と平成２０年２月２日からの遅延損害金の支払を求める限度でなしたものである（一部控訴）。
第３当事者の主張
当事者双方の主張は，次のとおり付加するほか，原判決記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，「原告」は「控訴人」と，「被告」は「被控訴人」と，それぞれ読み替える。）。
１当審における控訴人の主張
(1)被控訴人各商品（被告各商品）は控訴人商品（原告商品）の形態を模倣した
ア不競法２条１項３号の保護されるべき「商品」
不競法２条１項３号の「商品」として保護されるか否か，その保護対象となる始期の問題は，事業者間の公正な競争の実現という不競法の目的，とりわけ同法の他人の経済的成果へのただ乗りの防止という趣旨を踏まえて解釈すべきであり，事案によって販売前でも保護され得るのであって，試作品や設計図の完成段階であってもその模倣は違法と解すべきであるし，見本市や展示会でも出品があれば，当然その時点で保護対象となると解すべきである。また，日本で販売されていなかったとしても，外国商品の模倣も，ここにいう模倣に該当する。
ところが，原判決は，上記の点について何ら判断しておらず，誤りである。
すなわち，原判決は，「本件協議前に原告商品が開発済みであったとして原告が主張する根拠は，いずれも理由がなく，かえって，本件協議が開始されるに当たって，被告から原告に対し小型ＵＳＢフラッシュメモリの形態及び寸法を記載したインベンテック設計図が送付されていたと認められるから，本件協議前に，原告商品が，その回路構成等を含めて開発済みであったと認めることはできない。」（原判決６９～７０頁）と判断する。しかし，上記のとおり，この判示は，原告商品が開発済みであったか否かについてのみ着目しており，優に認められるべき控訴人が提供した技術情報の価値を正当に認定・評価しておらず，また，それゆえに，保護の始期の問題として，競業者にとって有用性があると認められるべきである商品の技術情報は，販売段階に至った製品の形に結実していない場合でも，不競法２条１項３号の問題としても，保護に値し得ることを看過した点で誤っている。
また，小型ＵＳＢフラッシュメモリの形態及び寸法を記載したインベンテック設計図（乙８の２）が送付されていたという事実のみで開発済みであったことを否定できる事情として考えている点も，重大な誤りであり，控訴人は，基本的に乙８の２に基づいて作業を進めていない。さらに，原判決は，インベンテック設計図１枚の送付をもって，その後の控訴人提供情報の価値を認めないという意味でも誤りである。控訴人が提供した本件技術情報の価値・独自性が否定され得ないことは，乙８の２とその後の控訴人の提供した本件技術情報を比較すれば一目瞭然である。イ控訴人における控訴人商品（原告商品）の先行開発原判決は，控訴人における先行開発の事実を認めていないが（原判決５４～５８頁），以下のとおり，その事実認定は誤りである。(ｱ)控訴人は，メモリ（記憶媒体）関連製品の開発・製造について高い技術力を有していた。
(ｲ)そして，控訴人においては，被控訴人との接触以前の段階で，小型ＵＳＢフラッシュメモリに関し複数のコントローラによる設計選択が存在していた。この経過は，次の３つの段階に分けて考えることができる。
ａ平成１６年（２００４年）７月～８月


内部構成も含めて初版製品の開発設計を終えた時期であり（甲２１，甲４０，甲４９，甲５０），対応コントローラであるＳＭＩ社製ＳＭ３２１の設計図が最初に完成した時期と符合する（甲６６）。
b平成１６年（２００４年）１１月
ＰＤＣアーキテクチャによって構成される小型ＵＳＢフラッシュメモリについて，そのコントローラ周り・回路構成が開発・確定された（甲６０，甲６６，甲７２，甲７３）。
c平成１７年（２００５年）１月～３月
控訴人は，平成１７年（２００５年）３月１０日～１６日にドイツ・ハノーバーで開催された展示会「ＣｅＢＩＴ」に，コントローラとしてＳＭ３２１，フラッシュメモリとしてＴＳＯＰを選択して設計した小型ＵＳＢフラッシュメモリを出展した（甲３３，甲２７の３，甲４７，甲４８，甲５９の２，甲６０，甲６１，甲６２，甲６３）。(ｳ)以上の開発プロセスにおいて，「コントローラの用い方」（コントローラの配置場所，方向，ピン配置を含むコントローラ内部構成とコントローラ周りの部品配置・接続）の検討と，「コントローラ自体の開発設計」とが並行的に進んだこと，ＳＭ３２１が少なくとも設計当初段階では，控訴人商品（原告商品）としての小型ＵＳＢフラッシュメモリ（ＰＤＣ・ＳＭ３２１系小型ＵＳＢフラッシュメモリ）における使用を想定したコントローラとして開発設計されるプロセスを経たこと，まず汎用性が高いＳＭ３２１・ＬＱＦＰ－４８が開発され，その上で，さらなる小型化を目指してＬＧＡ－４４の開発がなされたこと，当時ＳＭ３２１を使用したＵＳＢフラッシュメモリ製品は他に存在せず控訴人のノウハウの蓄積の結果が反映されたものであること，控訴人がＳＭＩ社によるこの開発過程をよく知っており深く関与していたこと，以上の事実は明らかである。
(ｴ)この点に関し，被控訴人はこれに反するかのような乙４２（ＳＭＩ社社長の陳述書）を提出しているが，同証拠には現場の技術者等による経過の詳細な説明があるわけでもなく，具体性が全くない。対照的に，控訴人の詳細かつ具体的な説明は，開発過程への深い関与なしにできるようなものではない。圧倒的な経済的地位を持つ重要な取引先との関係を優先せざるを得ないＳＭＩ社長が被控訴人に提出した，内容の極めて薄い陳述書は，控訴人の主張を否定できるような信用性を有するものではない。
したがって，その内容・信用性を詳しく検討することなく乙４２に安易に依拠した原判決（５５頁）の判断は誤りである。
(ｵ)また，原判決は，控訴人商品（原告商品）が既に開発済みであった証拠として控訴人が提出した甲６１～６４について，フォルダ内に保存されたファイルの内容が不明であるとか，作成時期を示す客観的な証拠はないなどとして，これらの図面が本件協議開始前に作成されていたと認めることはできず，これをもって，控訴人が平成１７年３月に製品の量産に必要な準備を行っていたということはできないと判示する（原判決５６頁イ(ｲ)）が，甲６１～６３のデータが平成１７年１月１９日に，甲６４が平成１７年４月２８日に，それぞれ控訴人において開発され存在していた事実は甲７７及び甲７８により明らかである。ウインベンテック社における開発・検討状況についての判断の誤り原判決は，インベンテック社と被控訴人との間の検討状況を示すものとして①～⑥の事実（原判決６１～６２頁）を指摘した上で，「以上のことからすれば，・・・小型ＵＳＢフラッシュメモリの基本的な形態・寸法と基本的な回路構成は，被告及びインベンテック社において検討済みであったと認められる。」（同６２頁）と判示する。
しかし，実際には，被控訴人からは，回路構成を含む内部構造の問題が解決されたことやその内容，当該設計に基づいて製造が可能であったこと（例えば，ワーキング・サンプルに関する被控訴人による評価の内容）等を示す証拠は提出されていない。被控訴人は控訴人に手交したとするワーキング・サンプル（乙７）の稼動に関する報告書を提出しているが（乙５２），乙７の手交の事実自体証明されておらず，原判決も特段認定していない。原判決が認定する③④ではワーキング・サンプルに触れているが，被控訴人がこれをどう評価していたか，商品化レベルの作動状況に達していたか否かに関する証拠はない。
このような証拠は，小型ＵＳＢフラッシュメモリの「開発済み」の証拠とはいえないことはもちろんであるが，原判決が認定するような「基本的な回路構成」が検討済みであったことを示すものでもあり得ない。また，原判決が認定する①～⑥は，いずれも「回路構成」に関する検討状況を示すものではない。原判決は，証拠上，どこにも存在しない事実を勝手に認定したものであって，極めて不合理である。
エ乙１に関する認定・評価の誤り
被控訴人が乙８の１の添付ファイルと主張する乙８の２を控訴人が被控訴人から受領したか否かについての事実経過に関して，原判決は，乙１（電子メール）についての認定・評価を示したが，次のとおり，その認定・評価については，重大な事実誤認がある。
(ｱ)事実誤認①
原判決は，「また，前記アの被告とインベンテック社との間の小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発経過及び平成１７年３月７日の時点でインベンテック設計図が存在していることに照らして，前記の同日午後２時３９分付け電子メールの送付の時点で，ガーバーファイルが存在し，かつ，その交付を求めることも，何ら不自然ではない。」とする（原判決６５頁）。
しかし，小型ＵＳＢフラッシュメモリのガーバーファイルを控訴人がこの時点で被控訴人に送付を求めることなどあり得ない。すなわち，控訴人は，被控訴人がＣＯＢ技術による小型ＵＳＢフラッシュメモリを開発していないと認識している以上，そのガーバーファイルの送付を求めることはあり得ないし，控訴人は被控訴人からＣＯＢ技術以外での小型ＵＳＢフラッシュメモリを受託したとは認識していないのであるから，ＣＯＢ技術以外のメモリ実装に基づくガーバーファイルの送付を求めることもないからである。
以上からすれば，控訴人が乙１により求めたのは，通常サイズのＵＳＢフラッシュメモリに関するガーバーファイルと認定すべきであって，原判決の上記認定は誤りである。
(ｲ)事実誤認②


原判決は，上記事実誤認①の実質的な根拠について，「同電子メール中の『ご興味をお持ちのＵＳＢフラッシュカード』，『ご心配されている規格の全部を強調するか，もしくは，我々より通常の規格とするように致します。』との記載からすれば，これは，『通常の規格』とは異なるＵＳＢフラッシュメモリを話題にしているものとみるのが自然である。」（事実誤認②）とし，また，「・・・Ａが原告から送付を受けることを期待していた見積書は，通常のＵＳＢフラッシュメモリに関するものではなく，小型ＵＳＢフラッシュメモリに関するものであったと認められる。」と判示する（原判決６５頁）。
しかし，上記２つの文のうち，まず後者について，これ自体は正しい認定であるとしても，事実誤認①の根拠とはなり得ない事実である。すなわち，被控訴人が期待していたものと異なる見積書（通常サイズの小型ＵＳＢフラッシュに関する見積書）を控訴人が送ったこと（甲２７の１）は証拠上明らかであり（甲２７の２），原判決もそれを前提として認定しているのであるが，そこから導かれるのは，この点で控訴人の認識と被控訴人の認識がずれていたこと，そして，そうである以上，その一方（被控訴人）の認識を根拠として，他方の乙１（控訴人担当者の電子メール）の記載意図を同じ線で認定することは誤り，ということである。実際，甲２７の１に関する経過から判明するのは，控訴人としては，まずは通常サイズのＵＳＢフラッシュメモリについての製造委託が先行し，容易に送ることができる見積書を送るのが順序だと考えていた，ということである。このように，甲２７の１は通常サイズの見積書であったから，その用意として乙１で小型ＵＳＢのガーバーファイルを求めたはずはないのである。
上記のとおり，乙１が，甲２７の１送付の見積書の用意を意識して送られたと理解できる以上（原判決６５頁も，実はそのような論理に立っていると思われる。），乙１は，通常サイズの小型ＵＳＢフラッシュメモリのガーバーファイルを求めるものであった，というのが必然的な事実認定となるはずである。
そして，「もしくは，我々より通常の規格とするように致します。」という記載は，英語では「orwewill   followasnormal   spec」であり，被控訴人による規格（仕様）の指定（ハイライト）がなければ，控訴人は通常の規格（仕様）で作業する旨を告げている文章である。市場に出ていない開発中の新製品であった小型ＵＳＢフラッシュメモリについて「通常の規格（仕様）」などというものは存在しなかった。したがって，この一文のみをもってしても，乙１は，通常サイズのガーバーファイルを求めるもの，と認定するのが自然である。仮に百歩譲ったとしても，この記載自体から小型サイズに関する記載であると決定づけることは不可能である。「通常の規格（仕様）とするように致します。」という表現があるのに，原判決が「『通常の規格』とは異なるＵＳＢフラッシュメモリを話題にしているものとみるのが自然である。」という認定をするのは，全く理解できない異常な認定である。
(ｳ)以上のとおり，原判決は，根拠薄弱の認定（事実誤認②）に基づいて，他の認定（事実誤認①）を積み重ねており，事実認定に誤りがあることは明らかである。
(2)被控訴人各商品（被告各商品）は控訴人から示された営業秘密を不正に使
用した
ア控訴人が提供した本件技術情報の価値
原判決は，本件技術情報は公知であるか有用性がないと判示する。しかし，控訴人が提供した技術情報の価値は，それ以前の控訴人における開発蓄積が認定されるか否かにかかわらず，以下のとおり，極めて価値の高いものであった。
(ｱ)小型サイズについては，通常サイズにかかる見積りを受けた被控訴人がむしろ小型サイズについての技術情報の提供を求めたところから，控訴人に情報提供を求める電子メール上のやり取りが開始され（甲２７の２，甲２７の３），以後，控訴人は専らその保有する開発・商品化ノウハウに基づいて小型サイズに関する技術情報を被控訴人に示し，被控訴人の要望を受けながら，控訴人がその技術情報を加工し提供していく，という経過をたどった（甲２７の４～甲２７の７３）。つまり，小型サイズに関しては，被控訴人は控訴人に対し専ら技術情報の提供を求め，控訴人から無償で技術情報の提供を受け，その後に，控訴人の承諾なく当該技術情報を利用して被控訴人各商品（被告各商品）を開発・製造したということである。
(ｲ)次に，具体的に小型ＵＳＢフラッシュメモリに関する経過をみると，被控訴人側におけるＣＯＢ版小型ＵＳＢメモリの未開発については争いがないと解されるところ，仮に被控訴人の主張に従うならば，被控訴人の送付にかかる乙８の２及び乙８の３（インベンテック設計図等）は，被控訴人とのやり取りを通じてインベンテック社が作成したものであるから，これらの図面等は，非ＣＯＢメモリ実装を前提とした小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発設計情報ということになる（以下「被控訴人非ＣＯＢ情報」という）。
(ｳ)他方，その後，控訴人が被控訴人に送付したのは，４月１８日ころまでは，被控訴人の依頼に応えたＣＯＢ技術を用いたメモリ実装を前提とした設計開発情報であった（以下「控訴人ＣＯＢ情報」という。）。そして，控訴人が，ＣＯＢ技術以外のメモリ実装方法による容量増大について提起したのは平成１７年４月中旬以降であるが，この時期以降，同年７月１日までの間，控訴人はＣＯＢ技術を前提とせずに容量増大の要請にも応える形で多くの技術情報を提供した（以下「控訴人非ＣＯＢ情報」という。）。これが被控訴人との接触以前の控訴人の開発蓄積に基づくものであったか否かは本件の争点であるが，被控訴人も，控訴人非ＣＯＢ情報の送付・提供の事実自体は争っていない。(ｴ)本件で，被控訴人は，控訴人が被控訴人に送付した情報については，控訴人ＣＯＢ情報も，控訴人非ＣＯＢ情報も，ことごとく被控訴人非ＣＯＢ情報に基づくものであったと主張し，それゆえ複製権侵害もなく，「他人の」ものでもなく，控訴人の営業秘密の利用もない，と主張している。また，原判決も，かなりの部分でこれに沿う認定をしている（原判決６９～７０頁等）。


(ｵ)しかし，実のところ，被控訴人が控訴人に送った被控訴人非ＣＯＢ情報として主張しているのは，実質的に乙８の２（インベンテック設計図）にすぎない。なお，被控訴人の主張では，乙８の２だけでなく新製品の回路構成までも示す乙８の３まで同時に控訴人に秘密保持契約も締結せずに送ったとされているが，平成１７年３月７日当時までの被控訴人とインベンテック社との連絡内容をみても（乙２９の１～乙２９の２６の２），乙８の３は登場しない。つまり，乙８の２と同時に送付した書面であると被控訴人が主張する乙８の３は，小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発過程で平成１７年３月７日までに被控訴人及びインベンテック社が保有するに至っていた小型ＵＳＢフラッシュメモリに関する資料である，という証拠を被控訴人は提出していないのである。(ｶ)インベンテック社における開発状況について，平成１７年３月から７月当時，商品化可能な段階に至っていたという証拠は何ら提出されていないのであって，そのような不十分な検討状況であったからこそ，被控訴人は控訴人への接触・委託を進めようとしたのである。(ｷ)以上のとおり，そもそも被控訴人非ＣＯＢ情報と控訴人ＣＯＢ情報は，質的に異なる価値を有する。すなわち，被控訴人非ＣＯＢ情報は，非ＣＯＢ実装を前提とした１枚の図面にすぎないのに対して，控訴人ＣＯＢ情報は，控訴人が当初から設計に取り掛かり，控訴人のノウハウに基づいてＣＯＢ実装による小型ＵＳＢフラッシュメモリのための各種情報（２Ｄ図面に限らない）を被控訴人の要望に応じて提供していったものである。
(ｸ)ＬＥＤの位置についても同様である。被控訴人は，ＬＥＤの設置や光線方向について，「アイディアを出したのは被控訴人」などと主張しているが，被控訴人の質問は単なる質問であって「アイディア」と呼べるようなものでは全くなく，分からないから控訴人に質問していた，という経過であったことは明らかである。
(ｹ)以上のような経過に照らせば，仮に控訴人が乙８の２（インベンテック設計図）を当時受領していたことを前提としても，また，仮にその内容をその後の検討において何らかの形で参照していたとしても，控訴人ＣＯＢ情報及び控訴人非ＣＯＢ情報に占める乙８の２の比重は僅かであること，逆に，控訴人の寄与・貢献度が極めて大きいことは明白である。
(ｺ)なお，以上のように，被控訴人にとって有用な情報を控訴人が提供できたのは，被控訴人による接触以前に控訴人において独自の開発設計がなされた蓄積があったからに他ならず，それ抜きには説明不可能といえる。仮にそうした控訴人の独自の開発蓄積が証拠上十分に認められないとしても，少なくとも前記の経過自体から，控訴人ＣＯＢ情報及び控訴人非ＣＯＢ情報に占める控訴人の寄与・貢献度が極めて大きいことは本件の証拠上明白であり，この点を無視するならば，その判断は採証法則に背くものであって誤りというべきである。
イ本件ＰＣＢＡサンプルの授受
(ｱ)   原判決（７１頁以下）は，「確かに，本件協議においてやりとりされた原告と被告との間の電子メールの中には，これに触れたものとも解し得る記載があるものがある（甲２７の３６，甲２７の４３）。」と述べながら，「原告と被告との間の電子メールのやりとりにおいては，当該ＰＣＢＡサンプルを検討・評価したことをうかがわせる記載はないこと」「被告の原告に対する依頼は，ＣＯＢ技術を使用した小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造であったと認められるところ，同月２８日付け電子メール（甲２７の３２，２７の３３）までＣＯＢ以外の他のメモリも検討対象に加えることをうかがわせる電子メールの記載はなく，それ以前にメモリとしてＴＳＯＰを使用したＰＣＢＡサンプルを交付するということは不自然であること」「他にＰＣＢＡサンプルの存在を示す証拠もないこと」の３点を挙げて，本件ＰＣＢＡサンプルの交付の事実を否定した。
しかし，まず，原判決が第一に挙げる「原告と被告との間の電子メールのやりとりにおいては，当該ＰＣＢＡサンプルを検討・評価したことをうかがわせる記載はない」との根拠が誤りであることは明白である。●（省略）●また，甲２７の４３（電子メール）でも「先月，私たちが渡したＰＣＢＡのサンプル品をＢさんが持っています。それで配置位置を確認ください。」と記載されており，本件ＰＣＢＡサンプルが控訴人の技術情報（部品の配置等）を提供する役割を担っていたことが分かる。以上の事実から，両者間の電子メールの中で本件ＰＣＢＡサンプルは明示的に言及されていることが確認できる。本件ＰＣＢＡサンプルに機能上の問題がなく，控訴人保有の本件技術情報を被控訴人に提供する役割を果たしていたことは，これらの記載からも明らかである。控訴人が平成１７年４月２０日に被控訴人に本件ＰＣＢＡサンプルを手渡したことは，コントローラ配置の方向・場所，ピン配置その他のコントローラ周りの構成・配置を確認すること等が可能となるという実務的に重要な意味があり，他の情報交付（原判決別紙データ目録及び説明のための電子メール等）とあいまって，控訴人における小型ＵＳＢフラッシュメモリの設計・製造に関して極めて重要な情報を，「現物」の形で提供したことを意味する。本件営業秘密が有機的に一体となって構成され「現実化」したものであり，そうしたまとまりのある技術情報が製品として機能している事実，そして，必要な性能で動作している状態をも示す資料であった。
特に重要なのは，本件ＰＣＢＡサンプルがインジェクション成型前の筐体がない状態で被控訴人に提供されたことである。それゆえ，被控訴人にとっては，コントローラ配置の方向・場所，ピン配置その他のコントローラ周りの構成・配置を確認すること等が容易となり，完成製品を受け取るよりも一層役に立つ形で提供されたのである。以上からすれば，本件ＰＣＢＡサンプルの被控訴人における平成１７年４月２０日時点の受領は証拠上明白であるから，これを否定した原判決の認定は誤りである。


(ｲ)本件ＰＣＢＡサンプルについて，原判決は，「どのようなものであって，どのような回路構成とされていたかについて，ＰＣＢＡサンプルの基となった図面を提出する等して，自らその内容・存在を明らかにすることができるにもかかわらず，何らこれを示す証拠を提出していないこと（・・・甲５９ないし６５の各図面等の作製時期について，原告の主張を採用することができないことは，前記２のとおりである。）」と判示する（原判決７１頁）。
しかし，●（省略）●で設計・製造されており，筐体やＬＥＤがない点を除けば，動作の状況を含めて，ほぼ完成した製品といえるものであった。なお，本件ＰＣＢＡサンプルの内容については，ここで述べたほか，甲５９の２，甲６０ないし甲６２，甲６６，甲７１ないし甲７３に示されている。
なお，甲５９ないし甲６５に関する原判決の認定は誤りであり，また，本件ＰＣＢＡサンプルの基となった資料は，既に提出済みのもの以上には控訴人の手元に残されていない。
ウ別紙データ目録１－１ないし１０（７－１を除く。）原判決は，別紙データ目録１－１ないし１０（７－１を除く。）について「具体的にどのような技術内容をもって営業秘密と主張するのか，明らかではない。」（原判決７１～７２頁）とするが，次のとおり，誤りである。
(ｱ)別紙データ目録１－１ないし５－２については，平成１７年（２００５年）４月２６日以前に提供された情報であり，控訴人ＣＯＢ情報に該当する。
控訴人ＣＯＢ情報は，最終的に被控訴人各商品（被告各商品）の中で利用されていないとしてもなお営業秘密に該当する。なぜなら，情報が直接的にはバージョンアップ前製品の設計・製造に関するものである場合に，当該情報がバージョンアップ後の製品との関係でも，当該情報を利用して不必要な研究開発費用の投資を回避・節約できる等の意味で有用性が認められる場合には「有用性」を持つ情報に該当するものとして営業秘密に該当し得るからである。
そして，●（省略）●その商品化を可能にする貴重な情報であったものであり，また，商品化に必要な「結論」部分に加えて，メモリ実装方法と，サイズ，容量の増大の可否，コストとの関連性等（すなわち結論にたどり着く「プロセス」部分）に関する情報も被控訴人は得たのであって，被控訴人は，当初求めた技術成果が実務的に可能な形では実現できないことを学んだ上で最終的に別の技術成果を得た，というのが本件の特徴である。（ここで，前者の「技術成果」とはＣＯＢ技術による小型化で容量が大きい製品とするための技術情報を意味し，後者の「別の技術成果」とは●（省略）●の両方の技術情報を指す。）。換言すれば，プロセス情報の内容の価値の高さ（高度の技術力を有する控訴人が被控訴人の個別具体的な要請等に応えながらたどり着いたものであるという事実），なぜ価値（有用性）が高いか，なぜそのような内容の情報になっているのか（例えば，なぜＣＯＢ技術を用いないという設計選択がなされているのか），という根拠情報をも被控訴人は得ていたのである。
こうした情報は，最終的な結果・結論部分だけの情報を得ることに比べて，実務上，格段に価値の高い情報である。また，それらは他の情報と組み合わされて全ての情報が有機的に一体となることにより，極めて高い価値を備えるものである。
かかる情報をも備えた本件技術情報のまとまった形での提供に有用性を認めないことは営業秘密保護法の立法趣旨に反するものであり，また，本件において，被控訴人がインベンテック社の作業に満足せず，あえて控訴人に開発・製造の委託を考えたという経過自体にも反するものである。
(ｲ)別紙データ目録６－１，６－２及び７－２ないし７－４の外形・寸法情報については，後記エのとおりである。
(ｳ)ＬＥＤに関する情報（別紙データ目録８ないし１０）については，後記オ(ｲ)のとおりである。
エ付随情報・補足情報
(ｱ)原判決は，「具体的に，小型ＵＳＢフラッシュメモリの寸法と容量とのどのような関係をもって営業秘密として主張するのか，明らかではなく，また，いかなる趣旨で被告が当該情報を使用していると主張するのかも明らかではない」（原判決７３頁），「小型ＵＳＢフラッシュメモリの組立価格については，被告の原告に対する依頼が，小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造にある以上，当然に示されるべき情報であ」る（原判決７５頁）と判示する。
しかしながら，控訴人において，サイズ・容量問題を解決したという事実，及びその解決結果としての形状・サイズ・容量・現物・コスト情報（原判決別紙データ目録，説明のための電子メール，本件ＰＣＢＡサンプルによる部品配列や回路構成等）が一体的に提供されたならば，それがそのまま商品化に利用できる技術情報であることは明らかであって，また，証拠上，実際に被控訴人は控訴人が提供したこれらの技術情報を利用していると推認されるから，競業者にとっての有用性があったことは確実である。このことはまた，被控訴人がインベンテック社の作業に満足せず，あえて控訴人に開発・製造の委託を考えたという経過からも裏付けられる。
(ｲ)原判決は，「このような被告が提供した寸法情報に基づき，公知であるメモリパッケージの寸法も考慮して容量の増大が可能か否かを検討するのは，その製造の委託を受けた者であれば，通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないというべきであるから，有用性を欠くというべきである。」（原判決７４頁），「ＣＯＢを用いた場合の容量と寸法との関係について，当業者であれば通常の創意工夫の範囲内で検討することができる設計的事項であ」る（原判決７４頁）などと判示する。
しかし，まず，前記のとおり，控訴人は，「容量」とか「寸法」とかの個別の情報をそれぞれ単独で営業秘密と主張しているのではない。容量＋各種寸法＋形状＋部品選択＋部品配列＋回路構成＋回路構造などの組み合わせ情報（そして，これによって技術課題が解決できていることや，他の方法と比較した場合の利害得失情報）があることによって，そのまま商品化できる技術情報であれば，有用性が認められなければならない。
もし，原判決が，製造委託を受けた者が創意工夫によって提供した一定の独自の価値を有する情報についてまで営業秘密性を否定する趣旨だとすれば，そのような判断は，営業秘密の要保護性として，特許権と同等の新規性ないし進歩性を要求するものであって，営業秘密保護法の意味を大きく失わせるものであって，立法趣旨に反するというべきである。
オ本件技術情報
(ｱ)原判決は，本件技術情報１ないし８について，それぞれを個別に検討することにより，公知である，技術常識である，あるいは当業者が通常の工夫によって選択する設計的事項にすぎない等と判示するが，誤りである。


すなわち，控訴人は，それぞれの個別の情報がそれ単独で営業秘密であると主張しているのではない。あらゆる営業秘密を分解していけば，それぞれの要素は公知であったり技術常識であったりする情報であって，それをどう組み合わせるかが有用性の鍵なのである。そして，控訴人は，各情報が組み合わさった形で，かつ，作動する現物とあわせて提供したのであるから，競業者にとって有用な情報であったことは確実である。また，有用性の要件として，特許と同等の新規性・進歩性を要求することも前記のとおり誤りである。
(ｲ)ＬＥＤの配置に関する情報の重要性
原判決は，「原告は，ＬＥＤの搭載の可否，搭載の位置，光線の方向，実装に関する情報が営業秘密であると主張する。しかしながら，ＵＳＢフラッシュメモリには，ＬＥＤを搭載するのが一般的である（公知の事実）。なお，原告は，ＳＤカードやメモリスティック等にはＬＥＤは搭載されていないことを指摘するが，ＳＤカード及びメモリスティックは，その使用態様に照らして，ＬＥＤを搭載しないのは当然であるから，原告の指摘は意味がないことは明らかである。」（原判決８１頁）と判示している。
しかし，通常サイズのＵＳＢフラッシュメモリにはＬＥＤを搭載するのが一般的であるとしても，それが小型サイズでも同様に搭載できるか，その場合どのような条件・制約が生ずるか，といった問題は全く別の問題である。そして，平成１７年３月当時，それは被控訴人において確定されていない問題だったとみられる。
本件では，小型ＵＳＢフラッシュメモリを，長さ約２９．８ｍｍあるいは約３１．８ｍｍにした場合に，かかる寸法の小型化にもかかわらずＬＥＤ搭載を犠牲にせずに実現できるか否か，どのようにするのが最も他の条件と整合的か，といったことはそれ自体が検討を要する事柄であった。
したがって，「ＬＥＤの搭載の可否，搭載の位置，光線の方向，実装に関する情報」もまた，それ自体でということではなく，小型化を実現する寸法・形状との関係で「当該寸法・形状とＬＥＤ搭載が両立する事実及びその方法」を伝える情報として，また，そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報として，全てが組み合わされることによって，そのまま商品化を可能にする技術情報として有用性を獲得するのである。個別の情報自体に大きな価値がなくとも，それら全部の情報がまとまっていることによって，独自の価値を帯び，営業秘密に該当するというべきである。
カ本件技術情報の不正使用
控訴人が被控訴人に対し技術的成果を提供したことは前記のとおりであり，控訴人商品（原告商品）と被控訴人各商品（被告各商品）とは実質的に同一の形態である。このことは，被控訴人各商品（被告各商品）が控訴人が提供した技術情報に依拠していることを示すものである。そして，被控訴人各商品（被告各商品）はＰＤＣアーキテクチャで構成されるものであって，甲６６を前提に控訴人が提供した当時の部品・回路構成などの技術情報がなお被控訴人各商品（被告各商品）において一致する。他方，控訴人が被控訴人に渡していない情報あるいは技術的に控訴人でなければ達成できない手法，例えばインジェクションによる成形（平成１７年４月２０日に渡した本件ＰＣＢＡサンプルはインジェクションによる射出成型をしておらず，筐体がないものである）などは，被控訴人各商品（被告各商品）において利用されていない。
以上の事実によれば，被控訴人が控訴人の営業秘密を利用していることは明らかである。
しかるに，被控訴人は，約４か月間で控訴人から得た貴重な技術情報を利用して，控訴人に対する開発委託も関係解消の連絡もないまま無断で，平成１８年１２月ころ以降，自ら被控訴人各商品（被告各商品）を量産し，販売し，その利益を得るに至った。
不競法２条１項７号違反としての「不正利用」に該当するためには，被控訴人が控訴人提供の本件技術情報を利用することが信義則違反といえる態様のものであったか否かが問題となるが，上記のとおり，本件ではそのような意味での信義則違反が認められる。
したがって，不競法２条１項７号違反を認めなかった原判決は誤りである。
(3)著作権侵害を理由する損害賠償請求権の準拠法原判決は，法例１１条２項又は通則法２２条１項により，本件では，台湾法のみならず，日本法によっても不法となることが必要であると解した上で，かかる重畳適用について，日本法上，「単に翻案権侵害が違法とされればよいというものではなく，事実それ自体，すなわち，本件においては，原告設計図１及び２から被告各商品を製造する行為が，日本法上，不法であることを要すると解すべき」（原判決８９頁）と判示する。しかしながら，この判断は誤りである。学説の多数説によれば，日本法上の評価とは，同種の権利の侵害行為が日本法上も違法性を有し不法行為とされるか否かということであり，その権利は管轄権のある法律によって成立した権利であれば足り，同種の権利の侵害が日本法上違法であって不法行為と評価されれば足りるとされている。
被控訴人の行為は，著作権の一支分権たる翻案権の侵害であるところ，同種の権利たる日本法上の翻案権の侵害も不法行為であって損害賠償請求が認められることに異論はない。
したがって，本件の「被告の台湾著作権法違反行為」は，日本法上も「不法」であるから，台湾著作権法違反による損害賠償請求は本件において可能というべきである。
(4)不法行為の成否
原判決は，「本件技術情報は，原告が保有するものではないか，又は，公知であるか，若しくは有用性を欠くものであって，かつ，仮に，被告がこれを使用していたとしても，そのことは，本件技術情報が提供された趣旨に反するものではなく，本件技術情報の不正使用ということはできないから，これが社会的相当性を逸脱した違法な行為ということはできない。」（９４頁）と判示する。しかし，原判決の上記判断は，次の各理由により，誤りである。
ア信義則違反
技術情報の提供者から入手した技術情報を，取得者が利用したからといって，直ちに，不競法２条１項７号所定の不正利用あるいは不法行為法上の違法行為に該当するわけではなく，信義則上の義務違反の有無が問われなければならないところ，本件においては，次のとおり，信義則違反の根拠となる事情が強く認められる。


(ｱ)まず，控訴人と被控訴人は，メモリ関連製品の開発・製造・販売という観点からは，本件のように垂直関係の委託先・委託元とならない限りは，基本的に水平関係の競争相手たる競業企業である。ただし，被控訴人の側に圧倒的というべき経済的優位性や社会的信用があった。(ｲ)こうした状況下で，控訴人が提供した技術情報を，被控訴人が利用してしまうと，競業者としての控訴人には絶対に勝ち目がない。控訴人は特定の分野の技術力に限れば，被控訴人と同等の関係に立ちうるが，その源泉たる特定技術情報が被控訴人に渡ってしまえば，ブランド力その他の点で被控訴人の優位は圧倒的である。つまり，情報受領者たる被控訴人が当該技術情報を利用してしまうことによる控訴人の不利益は，致命的である。
(ｳ)他方，被控訴人は，控訴人が提供した技術情報を使わずに事業活動を行うことは当然に可能である。せいぜい特定の寸法・形状による小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発・製造ができないだけである。仮に被控訴人がそれを実行したいのであれば，控訴人に開発・製造を委託するか，ライセンス料等の対価を支払って開発・製造を行えばよいだけであり，被控訴人は，そのための資力も組織的資源も当然に有しており，控訴人が提供した技術情報の「不使用」を確保することが，現実問題として実務面で困難なわけでもない。
(ｴ)したがって，上記のような利益状況の下で，被控訴人が控訴人の技術情報を無断で利用することは信義則に反する行為である。
イ契約締結上の過失における交渉破棄
取引を開始し，契約準備交渉段階に入った者は，一般市民間における関係と異なり，信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから，相互に相手方の人格，財産を侵害しない信義則上の義務を負うというべきところ，本件の経過に照らせば，技術情報の提供関係に入るに当たって，情報の取扱いに関する信義則上の義務又は黙示の合意・条件があったというべきである。そして，被控訴人は，控訴人に対して小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発・製造の委託を持ちかけたのであり，その目的のために，技術情報の提供を求めたことは明らかであるから，被控訴人としては，矛盾行為を避け，現実に委託をするか，そうでない場合には委託をせず対価の支払をする意思がないことを予め告げて誤解のないようにすべきであった。それさえも行わないのであれば，黙示の合意・条件又は信義則上，少なくとも提供された本件技術情報を控訴人の了解なく使用したり第三者に開示したりしないという不使用・秘密保持の義務に従うべきであった。さらに，本件では，被控訴人が極めて積極的かつ主導的に両者間のやりとりを推進したことも明白であるから，被控訴人には，より高度の是正・教示義務があったというべきである。
ところが，実際には被控訴人はその義務を果たさず，むしろ結果としては控訴人の信頼・期待を利用し，控訴人が販売活動を抑えている一方で，被控訴人は無断で被控訴人各商品（被告各商品）の製造・販売を行った。以上によれば，本件においては，契約締結上の過失の観点に照らし，信義則違反型の不法行為が認められるべきである。
２当審における被控訴人の主張
(1)「被控訴人各商品（被告各商品）は控訴人商品（原告商品）の形態を模倣
した」との主張に対し
ア保護されるべき「商品」につき
(ｱ)控訴人は，販売される前であっても不競法２条１項３号の「商品」として保護されるべき場合があると主張し，この点について原判決は判断を示していないと主張する。
しかし，原判決は，本件において控訴人商品（原告商品）なるものが存在しないことを認定しているのであり，控訴人商品（原告商品）なるものが存在しない以上，それが販売されるはずもないのであるから，販売前の商品が保護されるかどうかを判断する必要などない。したがって，原判決が販売前の商品が同号の「商品」として保護されるか否かに関して判断を示していないのは至極当然のことであって，控訴人の上記主張は失当である。
(ｲ)控訴人は，「競業者にとって有用性があると認められるべきである商品の技術情報は，販売段階に至った製品の形に結実していない場合でも，不競法２条１項３号の問題としても，保護に値し得ることを看過した点で誤っている。」と主張する。
しかし，同号の保護対象は「商品の形態」であって「技術情報」ではないから，原告の上記主張は失当である。
(ｳ)控訴人は，原判決が乙８の２（インベンテック設計図）が送付されていたという事実のみで，「原告商品」が開発済みであったことを否定できる事情として考えている点が重大な誤りであると主張する。しかし，積智科技らから被控訴人に送付された図面等はいずれも乙８の２に依拠していることは明らかであり，他方，控訴人は本件協議前から控訴人商品（原告商品）が開発済みであったことを客観的に示している証拠を何ら提出できていないのであるから，控訴人主張は理由がない。
(ｴ)控訴人は，原判決は設計図１枚の送付をもって，その後の控訴人提供情報の価値を認めないという意味でも誤りであると主張する。しかし，これについても「情報の価値」と「商品の形態」を混同するものであって失当である。
イ「控訴人における先行開発」につき
控訴人の主張は，いずれも原審での主張の繰り返しにすぎず，控訴人が控訴人商品（原告商品）を開発していた事実を何ら立証するものではない。この点に関し，控訴人は，甲６１ないし甲６４の各データの作成時期等を立証するものとして，甲７７及び甲７８を提出している。しかし，甲７７の添付１記載の作成日は控訴人において改ざんされている可能性があり，信用できない。加えて，甲６２及び甲６３の基板は，いずれも本体部分と端子部分の幅が同一のストレート形状のものであり，控訴人商品（原告商品）とは形状が全く異なっている。
また，甲７７の添付２記載の作成日についても，控訴人において改ざんされている可能性があり，信用できない。仮に，甲７７の添付２記載の作成日が事実であったとしても，その作成日は「２００５年４月２８日」であり，いずれにしても控訴人が主張するように，積智科技ら又は控訴人が平成１７年３月ころに製品の量産に必要な準備を行っていた事実を証明するものではない。
ウ「インベンテック社における開発・検討状況」につき控訴人は，「小型ＵＳＢフラッシュメモリの基本的な形態・寸法と基本的な回路構成は，被告及びインベンテック社において検討済みであった」との原判決の事実認定が誤りであると主張するが，原審での主張の繰り返しにすぎない。
被控訴人は，平成１６年８月，インベンテック社に対し小型ＵＳＢフラッシュメモリの製品化を打診し，平成１７年３月までにその基本的部分について共同で設計・検討済みであり，最終的に平成１８年４月に被控訴人各商品（被告各商品）を販売するに至っているのであって，控訴人の上記主張は失当である。
エ「乙１に関する認定・評価の誤り」につき


控訴人は，自らが乙８の２（インベンテック設計図）を受領したか否かに関連して，乙１（電子メール）に関する原判決の認定・評価に誤りがあると縷々主張する。
しかし，乙８の２（インベンテック設計図）は，平成１７年３月１日付け電子メール（乙８の１）の添付ファイルとして積智科技らに対して送信されている以上，積智科技らがこれを受領していることに疑う余地はないから，そもそも控訴人の上記主張は失当であるが，念のため，反論する。
(ｱ)事実誤認①に対し
控訴人は，ＵＳＢフラッシュメモリに関する技術情報の開発・保有についての平成１７年３月当時の控訴人の認識を前提として，控訴人が，この時点で小型ＵＳＢフラッシュメモリのガーバーファイルを被控訴人に対し送付を求めることはあり得ないとし，この点で原判決に事実誤認があると主張する。
しかし，被控訴人は，平成１７年３月４日，被控訴人現地法人社内にて積智科技らに対しインベンテック社が製造したワーキングサンプル（乙７）を見せ，積智科技らにおいてもこのような小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造が可能かどうかを検討してほしい旨伝え，その際，被控訴人は積智科技らに対し，製造が可能かどうか判断する資料として，小型ＵＳＢフラッシュメモリの設計図面を送る旨を約束していた。かかる約束に基づき，積智科技らが被控訴人に対し，平成１７年３月７日に設計図面の送付を求めたのであり，それゆえ原判決も判示するとおり，「被告とインベンテック社との間の小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発経過及び平成１７年３月７日時点でインベンテック設計図が存在していることに照らして，前記同日の午後２時３９分付け電子メールの送付の時点で，ガーバーファイルが存在し，かつ，その交付を求めることも何ら不自然ではない」（原判決６５頁）のである。したがって，原判決には，控訴人が主張するような事実誤認は存在しない。
(ｲ)事実誤認②に対し
控訴人は，原判決が「Ａが原告から送付を受けることを期待していた見積書は，通常のＵＳＢフラッシュメモリに関するものではなく，小型ＵＳＢフラッシュメモリに関するものであったと認められる。」（原判決６５頁）と認定したことについて，甲２７の１（電子メール）添付の見積書が通常サイズのものであることから，乙１（電子メール）で求めたのも通常サイズのガーバーファイルのはずであると主張する。しかし，控訴人の主張は，乙１と甲２７の１の各電子メールを無理やりに関連付けるものであって誤りである。
すなわち，控訴人は，乙１（電子メール）が甲２７の１（電子メール）添付の見積書の用意を意識して送られたとの理解を前提にしているが，かかる理解は誤りである。甲２７の１（電子メール）は，その後に送信した甲２７の３下段の３月２９日１１時３８分の電子メールにおいて，Ｃ氏が，Ａに対し，「説明をさせて下さい。あなた方のオフィスでの話し合いの後，私たちのプロジェクトマネージャーがあなた方の現在のＵＳＢ製品のため，Ｄ氏に会いにあなた方のオフィスを訪れました。つまり，貴方が手にした価格表はその現在のＵＳＢ製品用のものであって，みなさんと話し合った際のものではありません。」と述べていることからも明らかなとおり，被控訴人台湾法人社員のＤ氏に会って「現在のＵＳＢ製品」についての話をしたことを踏まえて，後日，Ｄ氏に対して送信した電子メールである。したがって，甲２７の１（電子メール）は，船橋に送られている乙１（電子メール）とは関係がない。また，控訴人は，原判決が，「同電子メール中の『ご興味をお持ちのＵＳＢフラッシュカード』，『ご心配されている規格の全部を強調するか，もしくは，我々より通常の規格とするように致します。』との記載からすれば，これは，『通常の規格』とは異なるＵＳＢフラッシュメモリを話題にしているものとみるのが自然である。」（原判決６５頁）と認定した点について，「異常な認定」であると主張している。しかし，乙１（電子メール）を素直に読めば，小型ＵＳＢフラッシュメモリの規格について，被控訴人の指示がない部分については通常の規格で作業を行うことを述べていることは明らかであって，控訴人の上記主張は失当である。
(2)「被控訴人各商品（被告各製品）は控訴人から示された営業秘密を不正に
使用した」との主張に対し
ア「控訴人が提供した本件技術情報の価値」につき控訴人は，控訴人が提供した本件技術情報の価値は極めて価値の高いものであるとして縷々主張するが，これらの主張は原審での主張の繰り返しにすぎない。
そもそも，被控訴人は控訴人又は積智科技らからモックアップやＰＣＢＡサンプルの交付を受けていないため，それに関する技術情報の提供を受けた事実はない。また，原判決も認定するとおり，本件技術情報は，「その内容も公知であるか，又は，有用性を欠くものであって，本件各情報を一体としてみても，公知のものを組み合わせたにすぎないもの」（原判決８７頁）であり，また，「被告が提供した情報・条件を基礎として検討されたもので，本件協議以前に，原告が，その固有の情報として有していたものとは認められない情報であ（る）」（原判決８７頁）から，控訴人が主張するような価値はなく，控訴人の主張はおよそ失当である。
イ「本件ＰＣＢＡサンプルの授受」につき
(ｱ)被控訴人が，ＰＣＢＡサンプルなるものを控訴人及び積智科技らから受領した事実は存在しない。
この点，控訴人は，甲２７の３６（電子メール）で言及されているサンプルがＰＣＢＡサンプルであるとも主張するが，ここでいうサンプルは，積智科技らが被控訴人に交付したと主張する「ＰＣＢＡサンプル」ではなく，被控訴人が保有していたインベンテック社によって開発されたサンプルである（同電子メールでは単に「サンプル」となっており，「ＰＣＢＡサンプル」とはなっていない。）。
また，控訴人は，甲２７の４３（電子メール）にて，Ｃ氏が，「先月，私たちが渡したＰＣＢＡのサンプル品をＢさんが持っています。それで配置位置を確認ください。」と述べたことをもって，被控訴人がＰＣＢＡサンプルを受領していることの根拠であると主張する。しかし，前記のとおり，被控訴人はＰＣＢＡサンプルなるものを受領していない。すなわち，原判決も判示するとおり，当時の事実経過からすれば，「ＰＣＢＡのサンプル品」を被控訴人従業員船橋に渡したというのは，Ｃ氏の勘違いである。


(ｲ)また，控訴人は，ＰＣＢＡサンプルの基となった資料に関する原判決の認定は誤りであり，既に提出済みのもの以上に控訴人の手元には残されていないと主張する。
しかし，原判決が認定するとおり，控訴人が既に提出済みであると主張するＰＣＢＡサンプルに関する資料（甲５９～甲６５）は，その作成時期が立証されていないから，被控訴人との協議開始以前に存在したものとはいえず，いずれもＰＣＢＡサンプルなるものの存在を推測させるものではない。
ウ「別紙データ目録１－７ないし１０（７－１を除く）」につき控訴人は，別紙データ目録１－１ないし５－２については，平成１７年（２００５年）４月２６日以前に提供された情報であり，控訴人ＣＯＢ情報に該当するとし，情報が直接的にはバージョンアップ前製品の設計・製造に関するものである場合であっても，当該情報がバージョンアップ後の製品との関係において，当該情報を利用して不必要な研究開発費用の投資を回避・節約できる等の意味で有用性が認められるとし，●（省略）●を，被控訴人が得て使用している等と主張する。
しかし，控訴人の上記主張は，原審での主張の繰り返しにすぎないところ，原判決は，控訴人の上記主張に関して，「被告が原告に委託したのは，ＣＯＢ（これ自体は，公知の事実であると認められる。）を用いた小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造の可否であることからすれば，ＣＯＢを使用して被告が希望するサイズ・容量の小型ＵＳＢフラッシュメモリを製造することができるか否かということは，そもそも，被告にこれを開示し，被告がこれを使用することを前提に検討されたものであるから，仮に，被告が，原告が提供したＣＯＢによっては被告が希望するサイズ・容量の小型ＵＳＢフラッシュメモリを製造することができないという情報に基づき，被告各商品ではＣＯＢを使用しなかったとしても，それは，被告の原告に対する委託の趣旨に反するものではなく，技術情報の不正な使用に該当するものでもない」（原判決７４頁～７５頁）と正当に判断しているのであって，控訴人の上記主張にはおよそ理由がない。
エ「付随情報・補足情報」につき
(ｱ)控訴人は，その引用する原判決の判断部分が誤りであるとした上で，サイズ・容量問題を解決したという事実，及びその解決結果としての形状・サイズ・容量・現物・コスト情報（原判決別紙データ目録，説明のための電子メール，ＰＣＢＡサンプルによる部品配列や回路構成等）が一体的に提供されたならば，それがそのまま商品化に利用できる技術情報であって，有用性が認められると主張する。
しかし，控訴人の上記主張は，上記引用箇所で原判決が示した疑問に何ら回答するものではない。加えて，控訴人が主張する「サイズ・容量問題を解決したという事実，及びその解決結果としての形状・サイズ・容量・現物・コスト情報（原判決別紙データ目録，説明のための電子メール，本件ＰＣＢＡサンプルによる部品配列や回路構成等）」なるものが具体的にはどのような内容なのか明らかではなく，営業秘密としての特定性を欠く。さらに，「サイズ・容量問題を解決したという事実，及びその形状・サイズ・容量・コスト情報」は，いずれも，フラッシュメモリ製造メーカーにフラッシュメモリのサイズを聞けば容易に分かる公知の事項にすぎないのであり，結局のところ，控訴人が主張する上記情報は公知情報と設計的事項の組合せにすぎないものであり，有用性を欠くものである。
(ｲ)また，控訴人は，控訴人が指摘する判決の判断部分を誤りとした上で，容量＋各種寸法＋形状＋部品選択＋部品配列＋回路構成＋回路構造などの組み合わせ情報（そして，これによって技術課題が解決できていることや，他の方法との比較した場合の利害得失情報）があることによって，そのまま商品化できる技術情報であれば，有用性が認められなければならないと主張する。
しかし，「容量＋各種寸法＋形状＋部品選択＋部品配列＋回路構成＋回路構造などの組合せ情報（そして，これによって技術課題が解決できていることや，他の方法と比較した場合の利害得失情報）」や「そのまま商品化できる情報」とは具体的にどのような内容を指すのか明らかではなく，営業秘密としての特定性を欠いているし，結局のところ，公知情報と設計的事項の組合せにすぎないものであり，有用性も欠いている。
(ｳ)さらに，控訴人は，原判決の判断は特許権と同等の新規性ないし進歩性を要求するものであり，有用性の解釈として誤りであると主張する。しかし，原判決は，通常の創意工夫の範囲内で検討することができる設計的事項に関して有用性を欠くと判示したにすぎず，特許権と同等の新規性ないし進歩性を要求するものではない。そして，当業者において適宜に選択される設計的事項に有用性が認められないことは多くの裁判例が示すところであるから，控訴人の上記主張は失当である。
オ「本件技術情報」につき
(ｱ)控訴人は，それぞれ個別の情報がそれ単独で営業秘密であると主張しているのではなく，各情報が組み合わさった形で，かつ，作動する現物と合わせて提供したのであるから，競業者にとって有用な情報であったと主張する。
しかし，原判決が，「小型ＵＳＢフラッシュメモリの寸法は，被告において決められていたのであり，その寸法に応じて，公知の技術をどのように組み合わせて各部品を配置するかは，当業者であれば，通常の工夫の範囲内において適宜選択・決定する設計的事項であるということができ，当該組合せによって，予想外の格別の作用効果を奏するものとも認められない。したがって，これらの情報を一体としてみたとしても，有用性があるとは認められず，営業秘密であると認めることはできない。」（原判決８５頁～８６頁）と正当に判断するとおり，控訴人の上記主張は失当である。
(ｲ)「ＬＥＤの配置に関する情報の有用性」に対し控訴人は，ＬＥＤの配置に関する情報について，小型化を実現する寸法・形状との関係で「当該寸法・形状とＬＥＤ搭載が両立する事実及びその方法」を伝える情報として，また，そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報として，全てが組み合わされることによって，そのまま商品化を可能にする技術情報として有用性を獲得すると主張する。


しかし，そもそも控訴人主張の「当該寸法・形状とＬＥＤ搭載が両立する事実及びその方法」なるもの，「そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報」なるものが具体的にどのような内容なのかが明らかではなく，営業秘密としての特定性を欠いている。控訴人の主張を善解しても，結局のところ，単なるＬＥＤの位置に関する情報にすぎず，例えば，配置したＬＥＤへの電力供給のための回路構成等の設計上の工夫などに関しては何ら具体的な主張はなされていない。いずれにせよ，ＬＥＤは，ＵＳＢフラッシュメモリが通電状態にあることをユーザーに表示する目的で設置されるものであり，かかる目的に照らせば，接続端子部分（差込部分）ではなく，本体部分の末端部分（接続端子の反対側）に設置せざるを得ないものである。そして，小型ＵＳＢフラッシュメモリを製造するためには，各部品を近接させて配置し余分なスペースをできる限り少なくしなければならないところ，本体部分の末端部分のどこにＬＥＤを配置するかは，およそ右端，中央及び左端ぐらいしか選択肢がないのである。したがって，このようなＬＥＤの配置は当業者であれば容易に思い付くものであり，有用性を欠く情報にすぎない。
カ「本件技術情報の不正使用」に対し
(ｱ)控訴人は，形態の実質的同一性や基本アーキテクチャの一致という主張をして，被控訴人による本件技術情報の使用を推認させる事情があると主張する。
しかし，控訴人が上記項目で指摘する内容はいずれも控訴人の営業秘密ではないから，控訴人の主張は失当である。
(ｲ)仮に，被控訴人各商品（被告各商品）に控訴人の主張と同様の情報が使用されていたとしても，被控訴人各商品（被告各商品）は，控訴人又は積智科技らとは無関係に，インベンテック社に開発委託した結果，同様の情報が使用されて，開発，設計されたものであり（乙４３，乙４９），控訴人又は積智科技らから示された情報を使用したわけではないから，控訴人の上記主張は失当である。
(3)「著作権侵害を理由する損害賠償権の準拠法」に関する主張に対し控訴人は，法例１１条２項又は通則法２２条１項の「不法」の意味について，原判決の判断が誤っているとし，その根拠として，「日本法上の評価とは，同種の権利の侵害行為が日本法上も違法性を有し不法行為とされるか否かということであり，その権利は管轄権のある法律によって成立した権利であれば足り，同種の権利の侵害が日本法上違法であって不法行為と評価されれば足りるとされている。」としつつ，「被控訴人の行為は，著作権の一支分権たる翻案権の侵害であるところ，同種の権利たる日本法上の翻案権の侵害も不法行為であって損害賠償請求が認められることに異論はない。」と主張する。
しかし，控訴人の上記主張は，原判決で否定された原審での主張の繰り返しにすぎない。
また，控訴人の引用部分である「同種の権利の侵害が日本法上違法」であるとは，同種の具体的な権利侵害行為が日本法上も違法であることを意味することは明らかである。
そして，原判決は，原告設計図１及び２について，インベンテック設計図を複製したものであり，控訴人が著作権を有するとは認められないとした上で（原判決８９頁以下），控訴人の著作権侵害に基づく損害賠償請求の準拠法が台湾法であり，控訴人の請求が認められるためには，被控訴人の行為が日本法上も不法であることが必要であるところ，被控訴人の行為は台湾法上著作権侵害に該当せず，日本法上も不法ではないとしたものであって（原判決９１頁以下），その判断はいずれも正当なものである。
(4)「不法行為の成否」に関する主張に対し
控訴人は，信義則違反型の不法行為が成立する旨縷々主張する。しかし，次のとおり，控訴人が主張するような信義則上の義務が生じることはなく，仮に，被控訴人が控訴人主張の本件技術情報を使用したものと評価されたとしても，信義則違反型の不法行為が成立する余地はない。アまず，原判決（７０頁～７１頁）が認定するとおり，そもそも被控訴人はモックアップ及びＴＳＯＰを使用したＰＣＢＡサンプルの交付を受けていないから，これらに関する情報の提供を前提として不法行為の成否を議論することは誤りである。
イ次に，本件技術情報が控訴人の主張するように極めて価値が高いものであるならば，秘密保持契約を締結したうえで提供するのが自然であり，控訴人としては秘密保持契約を締結しなければ情報を提供しないという選択肢もあった。しかし実際には，積智科技らは秘密保持契約を締結することなく本件技術情報を提供しているのであり，このような事実からすれば，本件技術情報は，積智科技らにとってもその程度の価値しかない情報と認識されていたものである。
ウまた，本件では，被控訴人は本件協議前に既に小型ＵＳＢフラッシュメモリのワーキングサンプル（乙７）を保持しており，より安価で製造する目的から，積智科技らに対してＣＯＢ技術を用いた小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造が可能か否かを打診したものであるところ，この段階では，被控訴人は積智科技らに小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造を委託できるかどうかを検討していたにすぎず，控訴人が主張するような信義則上の義務が発生するような関係にはなかった。すなわち，被控訴人は，積智科技らの提供した情報によってＣＯＢ技術では２５６ＭＢ以下の容量の小型ＵＳＢフラッシュメモリしか製造できずコスト面でのメリットがないことが分かり，ＣＯＢ技術を用いた小型ＵＳＢフラッシュメモリの製造の委託を断念したものであって，実際，被控訴人各商品（被告各商品）ではＣＯＢ技術を使用していない。万一，被控訴人のかかる行為が，控訴人が主張するように本件技術情報の使用に当たるとしても，それは，積智科技らの被控訴人に対する情報の提供の趣旨に反するものでもない。エさらに，被控訴人は，控訴人に対してインベンテック社との協議継続の事実を告げていないが，積智科技らに独占的に製造委託をすることを打診したわけではなく，ましてそのような契約を締結したわけでもないから，これまで小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発を続けていたインベンテック社との間の協議を中止すべき理由は存在しない。他方で，製造委託の打診に際しては，特定の一社のみに打診することは少なく，製造コストの削減等の観点から，複数の候補に対して打診がなされるのが通常であり，委託を受ける側としても当然それを承知している。


オ本件の場合，契約締結前の段階にあったため，一般論として契約関係継続中あるいは契約終了後と比較して両当事者間の信頼関係の程度は低かったし，しかも，被控訴人と控訴人又は積智科技との関係は基本的に水平関係の競争相手たる競業企業であるから，両者の信頼関係は相当程度希薄なものであった。
カ控訴人は，被控訴人が極めて積極的な情報入手の姿勢を貫いていた旨主張するが，被控訴人は，小型ＵＳＢフラッシュメモリのワーキングサンプル（乙７）を見せた上，自ら乙８の２（インベンテック設計図）を積智科技らに提供し，積智科技らはそれをもとに商品の検討を進めていたにすぎないのであるから，被控訴人が一方的に積極的な情報入手の姿勢を貫いていたなどという事実はない。
第４当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の本訴請求は，結論において理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり訂正・付加するほか，原判決記載のとおりであるから，これを引用する。
２原判決の訂正
(1)原判決６５頁１０行目の「同電子メールの中の『ご興味を・・・』」から下６行目の「ＵＳＢフラッシュメモリに関するものであったと認められる。また，」までを削除する。
(2)原判決８７頁１１行目の「仮に，本件技術情報に原告の」から１４行目の「に対して提供された趣旨に合致こそすれ，これに反するものではなく，」までを削除した上，これを「仮に，被控訴人が本件技術情報を使用していたとしても，それは，被控訴人が控訴人に対して提供した情報・条件を基礎とした公知の情報若しくは公知の情報の組合せを使用したにすぎないから，」と改める。
３当審における控訴人の主張に対する判断
(1)「被控訴人各商品（被告各商品）は控訴人商品（原告商品）の形態を模倣
した」との主張について
ア不競法２条１項３号において保護されるべき「商品」につき(ｱ)この点に関する控訴人の主張は，原審における主張の繰り返しにすぎず，引用されている証拠によっても控訴人商品（原告商品）の存在した事実が認められないことは，原判決（５３頁(1)）が説示するとおりである。
(ｲ)控訴人は，事案によっては販売前でも保護され得るのであって，試作品や設計図の完成段階であってもその模倣は違法と解すべきであるし，見本市や展示会でも出品があれば，当然その時点で保護対象となると解すべきであると主張する。
しかし，本件において控訴人商品（原告商品）に関する完成段階にある試作品や設計図の存在及び展示会への出品の事実が認められないことは原判決（５４頁～５７頁イ，ウ）の認定したとおりであるから，控訴人の上記主張は理由がない。
(ｳ)控訴人は，原判決は，保護の始期の問題として，競業者にとって有用性があると認められるべき商品の技術情報は，販売段階に至った製品の形に結実していない場合でも不競法２条１項３号の問題としても保護に値し得ることを看過したと主張する。
しかし，不競法２条１項３号はその文言記載のとおり商品の形態を保護する規定であって技術情報を保護する規定ではないから，控訴人の主張は失当であるが，本件協議前に控訴人商品（原告商品）に関する有用な技術情報が存在していたと認めるに足りる証拠がないことは原判決（５３頁～５４頁ア）の認定したとおりであるから，控訴人の上記主張は採用することができない。
イ控訴人商品（原告商品）の先行開発につき
(ｱ)この点に関する控訴人の主張は，原審における主張の繰り返しにすぎず，控訴人が平成１６年７月ないし８月の段階で内部構成を含めて，初版製品の開発設計を終えていたこと，平成１６年１１月にＰＤＣアーキテクチャーによって構成される小型ＵＳＢフラッシュメモリーのコントローラー周り・回路構成が開発・確定されていたこと，及び平成１７年３月１０日からドイツで開催されたＣｅＢＩＴに控訴人が小型ＵＳＢフラッシュメモリを出品していたこと，以上の事実はいずれも認めるに足りないことは，原判決（５４頁～５７頁イ，ウ）のとおりである。(ｲ)控訴人は，乙４２（ＳＭＩ社長の陳述書）に関し，圧倒的な経済的地位を持つ重要な取引先との関係を優先せざるを得ないＳＭＩ社長が被控訴人に提出した内容の極めて薄い陳述書であって，控訴人の主張を否定できるような信用性を有するものではないにもかかわらず，その内容・信用性を詳しく検討することなく乙４２に安易に依拠した原判決は誤りであると主張する。
しかし，全証拠を精査しても控訴人が主張するような事情を窺わせる証拠はなく，ＳＭＩ社長が圧倒的な経済的地位を持つ重要な取引先との関係を優先せざるを得なかったとの控訴人の主張は憶測にすぎないから，控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｳ)控訴人は，甲６１ないし甲６３のデータが平成１７年１月１９日に，甲６４のデータが平成１７年４月２８日に，それぞれ控訴人において開発され存在していた事実は甲７７及び甲７８により明らかであると主張する。


しかし，甲７７及び甲７８は，データファイルを専用ソフトで展開したところ甲６１ないし甲６４と同じファイルが展開されたことを確認した旨の陳述書とデータファイルであるが，そのデータファイル自体当時作成されたものであるか否かを確認することはできないから，控訴人の上記主張を証明するに足りる証拠と認めることはできない。仮に，甲７７の添付１記載の日付によって甲６１ないし甲６３のデータが平成１７年１月１９日に作成されたものであったとしても，そもそも甲６２及び甲６３の基板はいずれも本体部分と端子部分の幅が同一のストレート形状のものであって，控訴人が先行開発したと主張する控訴人商品（原告商品）とは形状が異なっているから，上記証拠をもって，控訴人が控訴人商品（原告商品）を先行開発したことを認めるに足りない。また，同様に，仮に甲７７の添付２記載の作成日が事実であったとしても，その作成日は「２００５年（判決注：平成１７年）４月２８日」であるから，上記証拠によっても，控訴人が平成１７年３月以前に控訴人商品（原告商品）を先行開発していた事実を証明するものではない。以上のとおり，控訴人の上記主張は採用することができない。ウ「インベンテック社における開発・検討状況」につき控訴人は，原判決が「小型ＵＳＢフラッシュメモリの基本的な形態・寸法と基本的な回路構成は，被告及びインベンテック社において検討済みであったと認められる。」（同６２頁）と判示した点について，原判決の掲げる証拠は，小型ＵＳＢフラッシュメモリの「開発済み」の証拠とはいえないことはもちろん，原判決が認定するような「基本的な回路構成」が検討済みであったことを示すものでもあり得ず，原判決が認定する①～⑥は，いずれも「回路構成」に関する検討状況を示すものではない等と主張する。
しかし，ここで重要な点は，平成１６年８月当時インベンテック設計図が作成済みであったか否か及び同設計図に依拠したサンプルが存在したか否かであるところ，原判決の採用した証拠によれば，被控訴人及びインベンテック社においてインベンテック設計図（乙６の２，乙８の２）が作成済みであったこと，複数個のワーキングサンプルがインベンテック社から被控訴人に対して送付されていたことからすれば，本件協議当時，既に乙７（サンプルの写真）のような小型ＵＳＢフラッシュメモリが開発済みであったと認めることができるから，乙７が手交されていたか否かにかかわらず，小型フラッシュメモリの基本的な形態・寸法及び回路構成は，被控訴人及びインベンテック社において検討済みであったとの原判決の判断に誤りはなく，控訴人の上記主張は採用することができない。
エ「乙１に関する認定・評価の誤り」につき
(ｱ)事実誤認①の有無
控訴人は，平成１７年３月７日の時点で小型ＵＳＢフラッシュメモリのガーバーファイルを控訴人が被控訴人に送付を求めることなどあり得ず，控訴人が乙１（電子メール）により求めたのは，通常サイズのＵＳＢフラッシュメモリに関するガーバーファイルであって，原判決の認定は誤りであると主張する。
しかし，被控訴人とインベンテック社との間における小型ＵＳＢフラッシュメモリの開発経過，インベンテック設計図の存在並びに甲２７の１及び２（電子メール）におけるやりとりからすれば，乙１（電子メール）記載の「ガーバーファイル」は小型ＵＳＢフラッシュメモリに関するものであったと認めるのが相当であるから，原判決の認定に誤りがあるとはいえず，控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｲ)事実誤認②の有無
控訴人は，原判決が「同電子メール中の『ご興味をお持ちのＵＳＢフラッシュカード』，『ご心配されている規格の全部を強調するか，もしくは，我々より通常の規格とするように致します。』との記載からすれば，これは，『通常の規格』とは異なるＵＳＢフラッシュメモリを話題にしているものとみるのが自然である。」と認定したことに関し，甲２７の１（電子メール）に記載されている見積書が通常サイズのものであることから，乙１（電子メール）で求めたものも通常サイズのガーバーファイルであるから，原判決の認定は誤りであると主張する。しかし，控訴人の上記主張は，乙１と甲２７の１の各電子メールを関連付け，乙１（電子メール）が，甲２７の１添付の見積書の用意を意識して送られたとの理解を前提にしているが，そもそも，乙１と甲２７の１の各電子メールはそれぞれの日付及びその内容並びに被控訴人が指摘する甲２７の３（電子メール）下段の内容に照らし，相互に関連しているものとは認められない。したがって，控訴人の上記主張は，その前提において誤っており採用することができない。
また，控訴人は，乙１（電子メール）にある「wewillfollow   asnormalspec」（訳文：「我々はより通常の規格とするように致します。」）との記載を捉えて，市場に出ていない開発中の新製品であった小型ＵＳＢフラッシュメモリについて「通常の規格（仕様）」などというものは存在しなかったとして，乙１（電子メール）記載のガーバーファイルとは通常のサイズのガーバーファイルであったと主張する。しかし，乙１（電子メール）の冒頭の「RegardstheUSB   flashcardyouareinterested   isnoproblem   forPDC」（訳文：「ご興味をお持ちのＵＳＢフラッシュカードは，ＰＤＣにとって問題ありません。」）との記載からすれば，「ご興味をお持ちのＵＳＢフラッシュカード」とは，小型ＵＳＢフラッシュメモリを意味することは明らかであり，文章全体の脈絡からすれば，上記の「通常の規格」とは，被控訴人から小型ＵＳＢフラッシュメモリの規格の全部を指示しない場合は，控訴人の方で通常の規格とするように作業を進めるという意味であることは明らかであるから，控訴人の上記主張は採用することができない。(2)「被控訴人各商品（被告各商品）は控訴人から示された営業秘密を不正に
使用した」との主張について
ア「控訴人が提供した本件技術情報の価値」につき控訴人は，控訴人が提供した控訴人ＣＯＢ情報及び控訴人非ＣＯＢ情報の価値は極めて高いものである旨主張する。


しかし，控訴人が被控訴人に対して提供したと主張する控訴人ＣＯＢ情報及び控訴人非ＣＯＢ情報というものが具体的にどのような情報であり（なお，控訴人は，別紙データ目録１－１ないし５－２が控訴人ＣＯＢ情報に該当するとも主張するがそれが全てと主張するものではない。），何をもって営業秘密というのか特定を欠いていること，控訴人が具体的に主張する技術情報の内容も公知であるか，又は，有用性を欠くものであって，各技術情報を一体としてみても，公知のものを組み合わせたにすぎないものであって，極めて価値が高い情報とはいえず，仮に価値のある情報があったとしても，それは被控訴人が提供した情報・条件を基礎として検討されたものであって控訴人の固有の情報とはいえず，それらの技術情報に占める控訴人の寄与・貢献度が極めて大きいとも認められないことは原判決認定のとおりであるから，控訴人の上記主張は採用することができない。
イ「本件ＰＣＢＡサンプルの授受」につき
控訴人は，ＰＣＢＡサンプルが控訴人から被控訴人に交付されたと主張し，これを否定する原判決の判断は誤りである旨主張する。しかし，控訴人の主張するＰＣＢＡサンプルの具体的な内容は必ずしも明らかでなく，また，その存在を示す的確な証拠がないことは原判決（７０頁～７１頁(1)）の指摘するとおりであって，控訴人から被控訴人に対しＰＣＢＡサンプルが交付されたと認めることができないとした原判決の判断に誤りがあるとは認められないから，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ「別紙データ目録１－１ないし１０（７－１を除く）」につき控訴人が，別紙データ目録の技術情報のうち，具体的にどのような技術内容をもって営業秘密と主張するのか明らかでなく，また，これらの情報が営業秘密に該当しないことは，原判決（７１頁～７３頁(2)）の認定のとおりである。
この点に関し，控訴人は，別紙データ目録の技術情報につき，控訴人提供の技術成果はＣＯＢ技術による小型化及びＣＯＢ以外のメモリ実装方法による小型化の両方について，その商品化を可能にする貴重なものだったのであり，また，商品化に必要な「結論」部分に加えて，結論にたどり着く「プロセス」部分に関する情報も被控訴人は得たのであって，こうした情報は，最終的な結果・結論部分だけの情報を得ることに比べて，実務上格段に価値の高い情報であり，それらは他の情報と組み合わされて全ての情報が有機的に一体となることにより極めて高い価値を備えるものであって，かかる情報をも備えた本件技術情報のまとまった形での提供に有用性を認めないことは営業秘密保護法の立法趣旨に反するものである等と主張する。
しかし，控訴人の上記主張は，控訴人の主張する営業秘密の外延を不明確にするものであって，控訴人の主張のとおりだとすると，控訴人主張の有機的一体となった技術情報の範囲はどこまでか，それらの情報が営業秘密の要件を具備していることをどのように確定するのかがますます不明になるといわざる得ない。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
エ「付随情報・補足情報」につき
(ｱ)控訴人は，控訴人においてサイズ・容量問題を解決したという事実，及びその解決結果としての形状・サイズ・容量・現物・コスト情報が一体的に提供されたならば，それがそのまま商品化に利用できる技術情報であることは明らかである等と主張するが，そのような主張が失当であることは，前記ウで判断したとおりである。
(ｲ)また，控訴人は，製造委託を受けた者が創意工夫によって提供した一定の独自の価値を有する情報についてまで営業秘密性を否定するならば，営業秘密の要保護性として特許権と同等の新規性ないし進歩性を要求するものであって，営業秘密保護法の意味を大きく失わせる等と主張する。
しかし，「製造委託を受けた者が創意工夫によって提供した一定の独自の価値を有する情報」が営業秘密といえるためには営業秘密の内容が特定され，営業秘密と認められるための要件を具備していることが必要であるところ，原判決は控訴人の主張する技術情報がそれらの条件を満たしていないと判断しているにすぎず，営業秘密の要保護性として特許権と同等の新規性ないし進歩性を要求するものではないから，控訴人の上記主張は採用することができない。
オ「本件技術情報」につき
(ｱ)控訴人は，本件技術情報１ないし８について，それぞれの個別の情報がそれ単独で営業秘密であると述べているのではなく，各情報が組み合わさった形で，かつ，作動する現物とあわせて提供したのであるから，競業者にとって有用な情報であったことは確実であると主張する。しかし，上記主張が失当であることは，前記ウのとおりである。(ｲ)また，控訴人は，ＬＥＤに関する情報について，小型化を実現する寸法・形状との関係で「当該寸法・形状とＬＥＤ搭載が両立する事実及びその方法」を伝える情報として，また，そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報として，全てが組み合わさることによって，そのまま商品化を可能にする技術情報として有用性を獲得すると主張する。
しかし，「そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報として，全てが組み合わさ」った情報とはどのような情報なのか不明であり，営業秘密としての特定性を欠くといわざるを得ないばかりか，原判決（８１頁～８２頁オ(ｲ)）が説示するとおり，控訴人が提供したとするＬＥＤの搭載の可否，搭載位置，光線の方向及びＬＥＤの実装に関する情報は，被控訴人から提案された選択肢及び条件を満たすために適宜控訴人において部品や搭載位置を選択したものであって，その内容は，当業者が通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないものと認められるから，控訴人の上記主張は採用することができない。
(3)「本件技術情報の不正使用」に関する主張について控訴人は，控訴人商品（原告商品）と被控訴人各商品（被告各商品）とは実質的に同一の形態であること，技術情報についても両者が一致することなどを理由として，被控訴人が控訴人の営業秘密を利用していることは明らかであると主張する。


平成２９年（あ）第８８２号邸宅侵入，公然わいせつ被告事件
平成３０年５月１０日第一小法廷判決
主      文
原判決を破棄する。
本件控訴を棄却する。
理      由
検察官の上告趣意は，判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。
しかしながら，所論に鑑み，職権をもって調査すると，原判決は，刑訴法４１１条３号により破棄を免れない。その理由は，以下のとおりである。第１本件公訴事実並びに第１審判決及び原判決の要旨１本件公訴事実の要旨は，「被告人は，正当な理由がないのに，平成２７年２月２２日午後９時４１分頃，堺市内の他人が看守するマンション（以下「本件マンション」という。）に，１階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し，その頃，１階通路において，不特定多数の者が容易に認識し得る状態で，自己の陰茎を露出して手淫し，引き続き，２階通路において，同様の状態で，自己の陰茎を露出して手淫した上，射精し，もって公然とわいせつな行為をした」というものである。
２被告人は犯人との同一性を争ったが，第１審判決は，本件の現場で採取された精液様の遺留物（以下「本件資料」という。）について実施された大阪医科大学医学部教授鈴木廣一医師によるＤＮＡ型鑑定（以下「鈴木鑑定」という。）を踏まえ，以下のとおり被告人を犯人と認めて，公訴事実どおりの犯罪事実を認定し，被告人を懲役１年に処した。
本件資料は，犯人が犯行の際に遺留した精液であり，そのＤＮＡ型は被告人に由来するものであって，被告人の精液であることが認められる。また，被告人が犯人として射精する以外に被告人の精液が現場に遺留されるような理由は見当たらない。
３第１審判決に対し，被告人は事実誤認を理由に控訴した。原判決は，本件資料が混合資料である疑いを払拭することができず，鈴木鑑定の信用性には疑問があり，被告人と犯人との同一性については合理的疑いが残るとして，事実誤認を理由に第１審判決を破棄し，被告人に対し無罪の言渡しをした。
第２当裁判所の判断
しかしながら，原判決の上記判断は是認することができない。その理由は，以下のとおりである。
１第１審判決及び原判決の認定並びに記録によると，本件の事実関係は，以下のとおりである。
(1)犯人は，帰宅した住人に追従して，オートロック式の出入口から本件マンションに侵入し，自己の陰茎を露出して手淫しながら，１階通路から階段で２階通路に上がり，上記住人方の玄関前まで後を追った。上記住人は，手淫している犯人に気が付き，玄関ドアを閉めて，１１０番通報した。間もなく臨場した警察官が現場の実況見分を実施したところ，上記住人方の玄関ドア下の通路上に液状の精液様のたまりを発見し，専用綿棒を使って本件資料を採取した。(2)捜査段階で，大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所が実施した鑑定（以下「科捜研鑑定」という。）では，本件資料が付着した綿球部分から１か所を切り取り，精液検査により，多数の精子を認めた一方，精子以外の特異な細胞が見当たらず，また，ＳＴＲ型検査等により検出された１５座位のＳＴＲ型とアメロゲニン型が被告人の口腔内細胞のものと一致した。
(3)鈴木鑑定は，本件資料が付着した綿球部分から２か所を切り取り，科捜研鑑定とは別のキットを使って抽出した３つのＤＮＡ試料液について，ＳＴＲ型検査等を実施したところ，それぞれ１４座位のＳＴＲ型とアメロゲニン型が科捜研鑑定と一致したものの，１座位で，科捜研鑑定と合致する２つのＳＴＲ型に加え，これと異なる３つ目のＳＴＲ型を検出した。これについて，鈴木鑑定は，１５座位のＳＴＲ型の検出状況等から，本件資料は１人分のＤＮＡに由来し，被告人のＤＮＡ型と一致する，上記１座位で検出された３つ目のＳＴＲ型は，男性生殖細胞の突然変異に起因すると考えられ，他者のＤＮＡの混在ではない，とした。２原判決は，一般には，資料が１人分のＤＮＡに由来すれば，１座位に３種類以上のＳＴＲ型が出現することはないのに，鈴木鑑定で，上記１座位において，３種類のＳＴＲ型を検出し，かつ，本件資料がマンションの通路上という他者のＤＮＡの混合があり得る場所で採取されたことから，２人分以上のＤＮＡが混入している疑いが生ずる，鈴木鑑定が本件資料に他人のＤＮＡが混合した疑いがないとしたのは，刑事裁判の事実認定に用いるためのものとしては十分な説明がされていない，とする。
しかしながら，鈴木鑑定は，本件資料から抽出した３つのＤＮＡ試料液の分析結果に基づいて，１５座位で，それぞれ１本又は２本のＳＴＲ型のピークが明瞭に現れ，かつ，そのピークの高さが１人分のＤＮＡと認められるバランスを示していると説明するところ，１座位で３つ目のＳＴＲ型が検出された点に関する上記説明を含め，その内容は専門的知見に裏付けられた合理的なものと認められる。これに対し，原判決は，本件資料が混合資料であるとすれば，混合したＳＴＲ型の種類や量によっては，外観上多くの座位で１人分のＤＮＡに由来するように見える形で，もととなる型とは異なるＳＴＲ型が出現する可能性がある，というが，鈴木鑑定人が原審の証人尋問でその可能性を否定しているのに対し，原判決の根拠となる専門的知見は示されていない。そして，原判決は，鈴木鑑定で被告人のＳＴＲ型と完全に一致したのは１４座位であったことの推認力に限界があると指摘する一方，鈴木鑑定が，上記１５座位で現れたＳＴＲ型のピークと高さを分析した結果に基づいて，本件資料が１人分のＤＮＡに由来すると説明した点については，特に検討していない。


平成２３年９月２８日判決言渡
平成２２年(行ケ)第１０３８０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年８月９日
判                決
原            告      日本電動式遊技機特許株式会社訴訟代理人弁護士      川      下              清同                    今      田      晋      一同                    梁              沙      織同                    小      林      悠      紀同                    高      橋      幸      平同                    古      賀      健      介同                    中      村      昭      喜同                    笹      山      将      弘同                    池      垣      彰      彦訴訟代理人弁理士      梁      瀬      右      司同                    振      角      正      一被            告      株式会   社三共訴訟代理人弁護士      谷      口      由      記訴訟代理人弁理士      深      見      久      郎同                    森      田      俊      雄同                    塚      本              豊同                    中      田      雅      彦同                    白      井      宏      紀
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２００９－８００１４４号事件について平成２２年１０月２９日にした審決を取り消す。
第２当事者に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１８年９月１５日，名称を「スロットマシン」とする発明につき特許出願をし（特願２００６－２５１３２０号），平成１９年１２月２８日，設定登録を受けた（特許第４０６０３４０号。以下「本件特許」という。甲１７）。なお，本件特許出願は，平成５年５月２８日にした特許出願を数次にわたってした分割出願である。
原告は，平成２１年７月１日，本件特許の請求項１につき無効審判（無効２００９－８００１４４号事件）を請求した。被告は，審判手続の過程で，平成２１年１０月９日付けで訂正請求をした（以下「本件訂正」という。甲２４の１，２，甲２５）。特許庁は，平成２２年１０月２９日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は同年１１月９日原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の明細書の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，次のとおりである（以下「本件特許発明」という。下線部分が本件訂正部分である。）。
「【請求項１】
遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１ゲ
ームが終了するスロットマシンであって，
前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに，前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と，前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定す
る判定手段と，
該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット
手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段
と，
前記セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段とを含み，前記遊技制御手段は，前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し，当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲー
ムに持越し，
前記判定手段は，既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには，前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず，また，前記通常ゲームにおいては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，前記ビッグボーナス中においては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定せず，前記複数の可変表示部の識別情報の配列は，前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲ
ーム識別情報が存在する配列構成となっており，
前記可変表示制御手段は，
再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする，スロットマシン。」
３審決の理由


(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，審決は本件訂正を認めた上で，①本件特許発明は，特開平０２－２３２０８４号公報記載の発明（甲１。以下「甲１発明」という。）との相違点３及び５に係る構成について，甲２ないし甲９，甲１１ないし甲１５に記載された技術事項，甲２０及び甲２１に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に想到できたものとすることはできず，本件特許発明の本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものでないから，本件特許発明を無効にすることはできない（なお，審決は，本件特許発明の相違点１，２，４，６ないし９に係る構成は，容易に想到することができるとした。），②本件特許発明は，同一出願人（被告）によって，同日に出願された特許第４０５８０８４号（以下「特許第４０５８０８４号発明」という）とは，同一の発明ではなく，本件特許は，特許法３９条２項の規定に違反してされたものではないか
ら，本件特許発明を無効とすることはできない，
と判断した。
(2)上記①の判断に際し，審決が認定した甲１発明の内容並びに本件特許発明と甲１発明との一致点及び相違点１ないし９は，以下のとおりである。
ア甲１発明の内容
「遊技者が１～３個のメダルを投入して，スタートレバー２６を操作すると本体１０内で３個のリールが一斉に回転し，リールごとに設けられたストップボタン２５を押すと，対応するリールが停止されるスロットマシンであって，全てのリールを停止させた結果，窓２１から観察されるシンボルマークＳの組み合わせには，１５枚のメダル配当後にボーナスゲームができる大ヒットと，２～５枚のメダル配当が行われる小ヒットとを少なくとも含み，前記３個のリールは，投入されたメダルの枚数によって有効化される入賞判定ラ
イン１，２Ａ，２Ｂ，３Ａ，３Ｂが設定され，
１ゲーム終了時の前記３個のリールの前記入賞判定ライン上の停止結果が前記大ヒットの表示態様となったときに，メダル配当後にボーナスに移行させ，１ゲーム終了時の前記３個のリールの前記入賞判定ライン上の停止結果が小ヒットの表示態
様となったときに，小役入賞を発生させ，
前記大ヒットと前記小ヒットとを含む複数種類のヒット別に，入賞しているか否かを前記複数種類のヒット別に予め定めた入賞発生の確率を決定する入賞確率テーブルを有し，スタートレバー操作後の所定のタイミング信号により，その時点で乱数値ＲＡＭ８０に設定された乱数値をそのゲームの乱数値として決定し，該決定された乱数値は前記入賞確率テーブルと照合され，前記決定された乱数値が入賞に該当するものであると，入賞の種類に応じたヒットリクエストが発生し，ヒットリクエストが発生すると，種類別にヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが「＋１」され，ＲＡＭ上にストアされ，前記ストップボタン２５が押されると，前記ストップボタン２５が操作された時点での前記入賞判定ライン１上のシンボルナンバーに基づき，シンボルマーク４コマ分の範囲でシンボルマークのチェックを行い，この範囲内にヒットを構成するシンボルマークがあるときには，それが窓に現れるようにモータに供給する駆動パルスの数を決めてリールを停止させる制御を各リールごとに行い，ヒットリクエストが発生されたにもかかわらず入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行されるスロットマシン。」
イ一致点
「遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１
ゲームが終了するスロットマシンであって，
前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入
賞を発生させる遊技制御手段と，
前記ビッグボーナス役と前記小役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段と，該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット
手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段と，を有するスロットマシン。」の点。
ウ相違点１
本件特許発明においては，遊技制御手段が通常ゲーム終了時の複数の可変表示部の当りライン上の停止結果が複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させるのに対して，甲１発明では，そのような構成でない点。
エ相違点２
複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段に関して，本件特許発明においては，その複数種類の役に再ゲーム役を含むものであるが，甲１発明においては，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段を有するものの，再ゲーム役が存在しないため，複数種類の役に再ゲーム役が含まれていない点。
オ相違点３
「再ゲーム」に関して，判定手段は，本件特許発明においては，通常ゲームにおいては再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，ビッグボーナス中においては再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないのに対して，甲１発明には，再ゲーム役が存在せず，上記のような判定を行わない点。
カ相違点４
「再ゲーム」に関して，本件特許発明においては，停止可能範囲内に必ず再ゲーム識別情報が存在するように複数の可変表示部の識別情報の配列が構成されているのに対して，甲１発明には，再ゲーム役が存在しないため，上記のような識別情報の配列となっていない点。
キ相違点５


「再ゲーム」に関して，本件特許発明においては，再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，停止操作手段が操作されたときに可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，セット手段によりセットされたビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行っているのに対して，甲１発明には，再ゲーム役が存在しないため，上記の制御を行なっていない点。
ク相違点６
本件特許発明においては，セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段とを含む報知手段を備えているのに対して，甲１発明には報知手段が備えられていない点。
ケ相違点７
本件特許発明においては，遊技制御手段は，複数の可変表示部の有効な当りライン上の停止結果がセット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し，当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲームに持越すように，当選フラグの種類に応じた持ち越し制御を行っているのに対して，甲１発明では，ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越されることは記載されているものの，例えば本件特許発明のビッグボーナス当選フラグに相当する大ヒットリクエストは「持越す」が，本件特許発明の小役当選フラグに相当する小ヒットリクエストは「持越さない」というような，ヒットリクエストの種類に応じた持ち越し制御を行っていない点。
コ相違点８
本件特許発明において，判定手段は既にビッグボーナス当選フラグがセットされているときには，ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定しない，つまりビッグボーナスを重複して当選することのないように制御しているのに対して，甲１発明には，上記のようなビッグボーナスを重複して当選することのないように制御しているか不明な点。
サ相違点９
本件特許発明においては，ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいてセット手段が小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうのに対して，甲１発明には，上記のような停止制御を行っていない点。(3)上記②の判断に際し，審決が認定した特許第４０５８０８４号発明の内容及び本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明との相違点は，以下のとおりである。
ア特許第４０５８０８４号発明の内容
「【請求項１】
遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１ゲ
ームが終了するスロットマシンであって，
前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに，前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と，前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定す
る判定手段と，
該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット
手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段と
を含み，
前記遊技制御手段は，前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し，当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲー
ムに持越し，
前記判定手段は，既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには，前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず，また，前記通常ゲームにおいては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，前記ビッグボーナス中においては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定せず，前記複数の可変表示部の識別情報の配列は，前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲ
ーム識別情報が存在する配列構成となっており，
前記可変表示制御手段は，


再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ，前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする，スロットマシン。」
イ本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明との相違点「セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段」なる構成が，本件特許発明には限定されているが，特許第４０５８０８４号発明には限定されていない点
４スロットマシンに関する法的規制の概要
(1)再遊技及び内部当たりの報知に関する規制
我が国において，スロットマシンは，法令上「回胴式遊技機」と呼ばれ，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営適正化法」という。），同施行規則，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（以下「遊技機規則」という。）の別表第５回胴式遊技機に係る技術上の規格（以下「技術上の規格」という。）等に基づいた規制がされている。技術上の規格は，平成２年８月３１日に改正（同年１０月１日施行。以下「平成２年改正」という。）がされた。平成２年改正による新しい規格に適合する回胴式遊技機（以下「４号機」という場合がある。）。再遊技及び内部当たりの報知は，この４号機規制によって，新たに認められた機能である。
(2)４号機規制の内容等
平成２年改正以前の技術上の規格においては，(1)性能に関する規格のイ(ロ)に「遊技の結果を得るための回胴の回転は，規定枚数の遊技メダルを投入した後において，回胴回転装置（中略）を作動させることにより，行われるものであること。」と規定されており，遊技メダルを投入しないで回胴回転装置を作動させることが認められていなかった。
平成２年改正によって，この規定は「遊技の結果を得るための回胴の回転は，規定枚数の遊技メダルを投入し，又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄の組合せが表示された後において，回胴回転装置を作動させることにより，行われるものであること。」と改正され，新たに備考に「(7)『再遊技』とは，一回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ（入賞に係る図柄の組合せを除く。）が表示された場合における次回の遊技で，遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいう。」と定められた。
以上のとおり，平成２年改正によって，当選ライン上に回胴上の特定の図柄の組合せが揃った場合に，新たな遊技メダルの投入なしに回胴回転装置を作動させる再遊技が認められた。本件特許発明における「再ゲーム役」と呼称する役は，上記再遊技と同一である。
第３取消事由に関する原告の主張
審決には，以下のとおり，①相違点３及び相違点５について容易想到でないとした判断の誤りがあり（取消事由１），②本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明は，同一の発明でないとした認定の誤りがある（取消事由２）。１相違点３及び相違点５に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１）
(1)相違点３に係る容易想到性判断の誤り
審決は，相違点３について，甲１２（甲４７と同一。以下同じ）の７頁３列「３つの働きＣＨＡＮＣＥ絵柄」と題する囲み記事の「リプレイ絵柄として知られる『ＣＨＡＮＣＥ』には，他にも２つの役割がある。ひとつは，ビッグボーナス時に小役ゲームからボーナスゲームに移行するときに揃う役割。もうひとつは，ボーナスゲーム中のＪＡＣマークとしての役割だ。」との記載，及び，同１１頁５列１０～１５行の「表では抽選の種類がいくつもあるように見えるけど，実際には，ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）と平常時の区別しかない。」との記載から，「甲第１２号証には，『通常ゲーム』においては『再ゲーム識別情報』による再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，『ビッグボーナス中』には『再ゲーム識別情報』が揃ったとしても再ゲーム役の当選とはしないということは記載されているが，『ビッグボーナス中』に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないとは記載されていない。また，甲１２の他の記載及び他の甲号各証から，それが示唆されているものでもない。」と判断した。
しかし，上記審決の判断は，以下のとおり，誤りである。
ア「ＣＨＡＮＣＥ」図柄の役割と意味
ビッグボーナス中に再ゲームの抽選をしないことは，甲１２の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」（甲１２の１１頁５列１２～１４行）との部分に記載されている。上記記事は，「ビッグチャンス」すなわちビッグボーナス中，「再ゲームの代わりに」，すなわち再ゲームの抽選をしないで，ボーナスゲームの抽選をするとの意味である。抽選をしないということは，当選しているか否かを判定しないことと同義である。したがって，甲１２には，ビッグボーナス中に再ゲームの当選判定をしないことが記載されている。


４号機規制により，ビッグボーナスから次回のビッグボーナスまでの間に（通常遊技中），７．３回に１回の出現率で再遊技が出現するよう設計することが義務づけられたが，ビッグボーナス中は，再ゲームの出現を義務づけられなかった。また，ビッグボーナス中には再ゲームを出現させなくてもよいということから，７種類に制限されている図柄を有効に用いる方法として考えられたのが，「１種類の図柄で一般遊技中は再遊技の図柄とし，役物作動中は役物の当たりに係わる図柄として用い」る方法であり，平成３年２月５日付日電協内規に記載されて周知されていた。したがって，本件特許出願以前，再ゲーム役を採用し，回胴上の７種類の図柄のうちの１つを，通常遊技中は再ゲームの識別情報として用い，これが揃ったときは再ゲームを出現させ，ビッグボーナス中は，再ゲームを出現させないで，当該図柄をボーナスゲーム入賞の識別情報として用いる回胴式遊技機が周知されていた（以下「周知回胴式遊技機Ａ」という。）。
以上は，４号機開発における技術常識であったから，当業者が，甲１２の６頁左下隅の「ＣＨＥＲＲＹＢＡＲ払い出し表」及び同７頁３列「３つの働き    ＣＨＡＮＣＥ絵柄」という囲み記事を見れば，「ＣＨＡＮＣＥ」図柄は，「１種類の図柄で一般遊技中は再遊技の図柄とし，役物作動中は役物の当たりに係わる図柄として用い」るものとして使用されていること，すなわち，通常遊技中は再ゲームの識別情報として，ビッグボーナス中は，「ＪＡＣＧＡＭＥ」すなわちボーナスゲーム入賞の識別情報としてそれぞれ使用されていることが理解できる。すなわち，「チェリーバー」が周知回胴式遊技機Ａであることが容易に理解できる。また，「ＲＥＰＬＡＹ」と記されているのは「ＣＨＡＮＣＥ」図柄のみであることから，「ＣＨＡＮＣＥ」図柄以外に「再ゲーム識別情報」として用いられる図柄が存在しないことも容易に理解できる。
審決においても，回胴式遊技機の制御に関し，「リールの停止制御はセットされた当選フラグに基づいて行われること」，「４コマの範囲で引き込み制御を行うこと」，「セットされた当選フラグに対応しない役を構成する図柄が停止することを防止するため，該図柄が停止表示されないように，いわゆる蹴飛ばし制御が行われること」について，本件特許出願時点で周知技術であったことを認定している。また，回胴式遊技機が「周知の『再ゲーム役』を当選判定の対象役として採用した場合，『再ゲーム役』を採用した段階で，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役の一として再ゲーム役も含めて当該判定の対象とすることは自明」であるとしている。
これらの技術は，回胴式遊技機において，回胴の停止前に抽選を行い，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役について当選判定を行っていることを前提としている。このような事前の抽選・当選判定がなければ引き込み制御や蹴飛ばし制御ができないのである。これもまた，当時の周知慣用技術であり，当業者の技術常識である。
以上の技術常識に基づいて，上記記載と「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」の記事を合わせて読めば，ビッグボーナス中に再ゲームを出現させない方法として，ビッグボーナス中は，再ゲームの抽選に代えて，すなわち，再ゲームの抽選をしないでボーナスゲームの抽選をすることによって，再ゲームを出現させないものであることが理解できる。したがって，甲１２の記事のうち審決が引用した部分だけ見ても，「チェリーバー」において，ビッグボーナス中は，再ゲームの当選判定を行っていないことが記載されていることは容易に理解できる。
イ甲１２の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」
審決が認定した回胴式遊技機における周知慣用技術は，回胴式遊技機において，回胴の停止前に抽選を行い，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役について当選判定を行っていることを前提としている。この抽選・当選判定に関し，上記留意事項通知に，「④再ゲームの抽選データは，一般のフルーツの抽選データテーブルに含める。」と記載されている。これは，再ゲームの抽選に関するデータを「一般のフルーツ」すなわち小役のデータと同一のテーブルに格納することを義務づけたものである（回胴上の図柄において，一般に小役には果物の図柄が用いられることが多いので，小役は「フルーツ」とも呼ばれる。）。以上のとおり，回胴式遊技機における抽選・当選判定は，回胴停止までの間に行われ，その抽選データは抽選データテーブルに含まれているが，４号機において，再ゲームの抽選データは，小役の抽選データと同じ抽選データテーブルに含まれていることが周知されていた。当業者がこのような技術常識に基づいて「判定の流れ」を見れば，「判定の流れ」には，「チェリーバー」において，判定手段が複数種類の役別に当選判定する作業の流れが記載されていること，集中役については，単独で抽選が行われること，チャート図の流れに従って，抽選データテーブルに記載されたＡ～Ｇの各抽選データを使用して判定されるものであること，各遊技状態・各段階毎に記載された「→」の右側に記載されたＡ～ＧまたはＡ～Ｅの各抽選データに基づいて「→」の順序で当選判定が行われること，Ａ～Ｇの各抽選データと各役との対応関係は，「Ａチェリー，Ｂベル，Ｃ    プラム，Ｄスイカ，Ｅ    ＣＨＡＮＣＥ，Ｆシングル，Ｇビッグ」であり，Ａ～Ｄが上記の各小役に固定して対応し，Ｅが「ＣＨＡＮＣＥ」図柄に対応する役に，Ｆが「シングルボーナス」役に，Ｇが「ビッグボーナス」役に各対応することが，容易に理解できる。


「判定の流れ」の上記記載及び甲１２の他の記事，とくに，その説明記事の中の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」（甲１２の１１頁５列１２～１４行）との記事を合わせて読めば，これが「判定の流れ」の「ビッグボーナス中の小役ゲーム残り回数」が「０以外」のときの「Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅの抽選（ビッグ中の小役の抽選）」の中の「Ｅ」についての説明であり，「Ｅ」は，「ＣＨＡＮＣＥ」図柄に対応する役についての抽選であるが，「再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする」ことが記載されていると理解できる。すなわち，ビッグボーナス中は，「Ｅ」の抽選は再ゲームではなく，ボーナスゲームの抽選であることが理解できる。以上のとおり，甲１２には，「ビッグボーナス中には，再ゲーム役が当選しているか否かを判定をしない」ことが記載されている。
審決は，上記記載を無視し，「チェリーバー」において，「複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段」が事前に当選判定を行っていないとの誤った認定をして，本件特許発明の相違点３に係る構成を容易想到であるとはいえないと判断した。以上のとおり，審決の上記判断には誤りがある。
(2)相違点５に係る容易想到性判断の誤り
審決は，本件特許発明の相違点５に係る構成を２つに分けて検討し，そのうちの「ビッグボーナス当選フラグが持ち越し中で，さらに再ゲーム当選フラグがセットされ，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグがセットされた場合」について検討し，甲６の「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役が重複した場合は，ボーナスを優先する）。」という記載は，「スロットマシンの技術常識を踏まえて解釈すると，『ボーナス当選フラグが持ち越し中で，さらに小役当選フラグがセットされ，ボーナス当選フラグと小役当選フラグがセットされた場合は，ボーナスを優先して引き込み制御を行う』ということ」であるが，これは「ボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグが同時にセットされた場合の記載ではない」と認定して，本件特許発明の相違点５に係る構成は，甲６を適用することによって，容易に想到することはできないと判断した。
しかし，審決の認定，判断には，以下のとおり，誤りがある。ア甲６記載の技術を適用することの容易想到性について審決は，本件特許出願当時，再ゲーム役が回胴式遊技機において周知技術であったことを認め，「周知の『再ゲーム役』を当選判定の対象役として採用した場合，『再ゲーム役』を採用した段階で，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役の一として再ゲーム役も含めて当該判定の対象とすることは自明」であると認定している。
しかし，「再ゲーム役」を採用した場合に生じる事態は，これにとどまるものではない。再ゲーム役を採用した場合，再ゲーム役も含めて当該判定の対象とし，その結果，再ゲーム役に当選したときは，再ゲーム当選フラグをセットし，これに基づき，再ゲーム識別情報を引き込み制御の対象とすることは自明である。また，４号機規制において，再ゲームが７．３回に１回の割合で出現することが義務づけられているのは，ビッグボーナスに当選し，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回以降のゲームをも含めてであるから，特に特殊な制御をしない限り，当該ゲームにおいて，再ゲームに当選して再ゲーム当選フラグがセットされ，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合が生じることも当時の技術常識からして自明であった。したがって，再ゲームを採用する以上，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御の方法を決定しなければならないことも自明であった。
本件特許出願当時，ボーナス当選フラグが持ち越されて，ボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合が生じた場合の引き込み制御の技術として，甲６の技術が知られていたのであるから，再ゲーム役を採用するに際しては，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に，甲６記載の技術を適用して，どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすることは，当業者が容易に想到できたものである。
イ本件特許発明に顕著な効果がないことについて
審決は，「本件特許発明においては，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグがセットされた場合，再ゲーム当選フラグを優先することによって，ビッグボーナス発生前のゲームに再ゲームが割り込むことでビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加されることで単位時間当たりの払出しを少なくでき，遊技者の投資額も少なくでき，射倖性の適正化が図れる等の顕著な効果が認められる。」と判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
(ｱ)４号機規制の効果
前記のとおり，４号機規制によって，通常遊技中，７．３回に１回の割合で再遊技を出現させることが義務づけられた。この規制に従い，通常遊技中７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させる回胴式遊技機（以下「周知回胴式遊技機Ｂ」という場合がある。）は，周知であった。周知回胴式遊技機Ｂは，以下のとおり，通常遊技中７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させることによって，「遊技者の投資額も少なくでき，射倖性の適正化が図れる等の顕著な効果」を持つ遊技機である。換言すれば，通常遊技中，一定の割合で再ゲームを出現させることにより，「遊技者の投資額も少なくでき，射倖性の適正化が図れる等の顕著な効果」をもたらす技術は当業者に周知されていた。
再ゲーム役を採用すると，遊技者の単位時間当たりの投資額は，再ゲームによりメダル投入なしに遊技可能となったゲーム回数分だけ減少するが，再ゲームが出現しても，再ゲーム以外の入賞役等の当選確率が同じであれば，再ゲームなしの場合と同じ確率で入賞して払出しが行われるから，再ゲームの採用には，単位時間当たりの払出しを少なくする効果はない。したがって，本件特許発明における相違点５に係る構成の顕著な効果とされたもののうち，払出しの減少以外は，再ゲームを採用したことそのものによる効果であって，「ビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加されること」による効果ではない。
(ｲ)再ゲーム当選フラグ優先の効果


審決が判断するとおり，「再ゲーム当選フラグを優先することによって，ビッグボーナス発生前のゲームに再ゲームが割り込むことでビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加される」場合があることは確かである。しかし，再ゲーム当選フラグ優先の効果であるといえるのは，ビッグボーナス当選フラグがセットされたゲームで，ビッグボーナス入賞図柄の引き込みに失敗して，ビッグボーナス当選フラグが持ち越された次回以降のゲームにおいて，再ゲームに当選して，次回に再ゲームが行われる場合のうち，当該ゲームにおいては，ビッグボーナス入賞図柄を引き込むことができるタイミングで停止操作が行われたにもかかわらず，再ゲーム当選フラグ優先によって再ゲーム図柄が引き込まれた場合だけである。その発生頻度は僅少であり，しかも遊技者の停止操作技術に大きく左右され，一般的に，数値的・確率的に論じることができない。
再ゲーム当選フラグを優先すると，ビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加される場合があり，その場合ビッグボーナスの発生が遅れる。しかし，遅れるだけで，セットされたビッグボーナス当選フラグが消去されるわけではない。ビッグボーナス当選フラグが一旦セットされた以上，ビッグボーナスは遅れても必ず発生し，払出しが行われる。したがって，単位時間当たりの払出額には影響しない。ビッグボーナス当選フラグを優先すると，再ゲームに当選しながら出現しない場合が生じる。しかし，投資額を減少させる効果の大小は，実際に出現した再ゲームの回数による。したがって，再ゲームの出現率が同じであれば，遊技者の投資額が減少する効果は，いずれの当選フラグを優先しても変わりはない。逆に，ビッグボーナス当選フラグを優先しても，当該ゲーム終了後に再ゲーム当選フラグを消去せず，次回以降のゲームに持ち越す構成であれば（技術上の規格には適合しないが，技術的には可能である），再ゲームの出現率は変わらず，投資額減少効果も変わらない。また，ビッグボーナス当選フラグセット中の再ゲーム当選確率を向上させるなどの方法により，再ゲームの出現率を確保しても同じである。出現率が確保されていれば，いつ出現しても，発生時期に無関係に，その出現分だけ投資額が減少する。被告が再ゲーム当選フラグ優先の効果と主張し，審決が認めた効果は，再ゲーム当選フラグ優先の効果ではなく，再ゲーム役採用の効果である。また，仮に何らかの効果があるとしても，周知回胴式遊技機Ｂにおいて生じる顕著な効果と比較すると，「顕著な効果」とは到底言えない程度のものである。
ウ甲１２の記載について
甲１２の１２頁２～３列右の見出しには「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」とあり，同頁最下列の「チェリーバー小役確率表」に「平常時」における「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」と記載されている。「４号機規制」においては，留意事項通知において，「１／７．３」の確率で再遊技を出現させることが義務づけられており，上記記事は，これらが，本件特許出願当時，当業者のみならず，一般にも周知されていたことを示している。以上のような当業者の当時の技術常識を前提に，甲１２の「チェリーバー小役確率表」に「平常時」における「ＣＨＡＮＣＥ」すなわち再遊技の当選確率が「１／７．３」であるとの記事と，これが「規定ギリギリに設定されてい」るという記事を見た場合，「チェリーバー」においては，「平常時」すなわち通常遊技時に（ビッグボーナス当選フラグがセットされている場合もそうでない場合も含めて），設計上の引き込み率を１００％とすることによって，「４号機」の技術上の規格に適合させたことが容易に理解できる。甲６に記載された「ビッグボーナス当選フラグが持ち越し中で，さらに小役当選フラグがセットされ，ビッグボーナス当選フラグと小役当選フラグがセットされた場合は，ボーナスを優先して引き込む制御を行う」技術は当業者に知られていたから，通常遊技状態における再ゲームの引き込み率を１００％にするためには，この技術の小役当選フラグを再ゲーム当選フラグに置き換え，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされた場合に再ゲーム当選フラグを優先させ，再ゲーム識別情報を停止させる方法を容易に想到できる。したがって，相違点５は，甲１発明に，甲６と甲１２を組み合わせることによって，当業者にとって容易想到であった。
２本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明との同一性の誤り（取消事由２）審決は，本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明とは，「本件特許発明では『セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段』なる構成が，本件特許発明には限定されているが，特許第４０５８０８４号発明には限定されていない」点において相違があると認定し，同相違点に係る構成は，①甲１８，甲１９，甲２０は，弾球遊技機つまりパチンコ遊技機に係る発明であり，特許第４０５８０８４号発明のスロットマシンの技術分野とは異なること，②甲９と甲２１は，出願人が同一であることからすれば，周知技術とはいえないとして，本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明とは同一の発明ではないと判断した。しかし，以下のとおり，スロットマシンの分野において音と光の報知は周知技術であるから，審決の上記判断は，誤りである。
(1)「音と光の報知は周知技術であること」について甲４３には，「抽選当たり表示ランプ８は，有効ライン上に前記２倍配当図柄１０が停止して抽選当たりとなったときに点滅動作を開始する」，「前記抽選当たり表示ランプ８に代えて，抽選当たり表示管３１が設けてある。この抽選当たり表示管３１は，後記する抽選動作の結果，抽選が当たったとき，その旨を文字で表示して遊技者に報知するためのものであり，この報知手段としては，表示管以外の表示手段を用いてもよく，また音声によるものを用いてもよい。」との記載があり，抽選が当たった時の報知（内部当たり報知）として，「抽選当たり表示ランプ」「文字で表示」「表示管以外の表示手段」との光による報知手段と，「音声によるもの」という音の報知手段が記載されている。また，甲４４には，「配当パネル１５内に設けられた表示ランプ１６が点灯動作してリクエスト信号の発生，すなわちボーナスゲームとなるシンボルの組み合わせが得やすいように，リール４～６が停止制御される状態になっていることを表示する。」，「リクエスト信号が発生されたことを表示するために，前記表示ランプ１６に代えて発音表示装置を使用してもよい。」との記載があり，リクエスト信号が発生した場合に，「表示ランプ」という光で報知をすることが記載され，「発音表示装置」で音により報知することが記載されている。これに，甲８，甲９及び甲２０の記載を総合すると，スロットマシンの分野において光と音によって報知することは，周知技術であるといえる。
(2)「出願人が同一であること」について


審決は，「甲第９号証及び甲第２１号証は，スロットマシンにおける内部当たり時に音と光で報知する点が記載された公知文献であるが，両者とも同じ出願人による公開公報であって」と判示し，同一出願人であることを重視する。また，甲４３も同一の出願人による発明である。しかし，これらの３つの公報に記載された技術の周知性を判断するに際して，出願人が同一である点は，影響を及ぼさない。本件では，甲９，甲２１及び甲４３の出願人は「高砂電器産業株式会社」であるが，発明者や考案者は異なる。すなわち，３人の発明者・考案者らが音と光によって報知する技術に論及していることから，審決の判断は誤りである。
(3)公開日
甲４４の公開日は昭和６１年１１月２８日，甲９の公開日は昭和６２年６月９日，甲４３の公開日は平成元年１１月６日であり，本件特許の原出願日（平成５年５月２８日）と比較すると相当な時間が経過しており，この点からも，上記技術は，周知であるといえる。
(4)法的規制について
内部当たりの報知（フラグ告知）の例が少なかったのは，法的に規制されていたためである。すなわち，４号機規制に適合する機種として，本件特許出願前に発売された「チェリーバー」，「ベガスガール」には，フラグ告知ランプが搭載されている。また，４号機規制以前からフラグ告知機能が備わっていた機種（いわゆる沖縄機）も存在していた。このように内部当たりの報知（フラグ告知）は，本件特許出願当時に周知技術であったし，実機として沖縄には多数存在した。甲４５や甲４６は，光や音を使用して，遊技者に報知している点で，本件特許発明と変わりない。本件特許発明とは，報知の時期が異なるにすぎず，報知の時期を変えることには技術的な困難性はない。内部当たりを光と音で報知する技術は，周知技術である。
(5)パチンコ機とパチスロ機の関係について
審決は，「スロットマシンでは，（中略）図柄の停止に際して遊技者の技術介入性を必要とする，つまり遊技者は報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えるべく努力をする」として，パチンコとスロットマシンを異なるものと扱っている。しかし，上記の点は，内部当たりの報知一般について妥当することであって，音だけでも，光だけでも，報知があれば，遊技者は同様の努力をする。内部当たりの報知として光と音で報知する技術に特有の効果ではない。光による報知がスロットマシンにおける周知技術であること，スロットマシンにおいて内部当たりを光によって報知することによって，上記の効果があることが認定されるならば，パチンコにおいて音と光による報知が周知技術であることを示す文献をもって，スロットマシンにおける周知技術と認定されるべきである。甲１８ないし甲２０はいずれも「複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置」に関する技術であるから，スロットマシンと共通する。甲２０には，産業上の利用分野について「この発明は，パチンコ遊技機やスロットマシンなどで代表される遊技機に関し，特に複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置の表示結果に基づいて所定の遊技価値を付与する遊技機」と記載されており，パチンコ機とスロットマシンとを区別することなく，スロットマシンに積極的に適用されることが記載されている。以上のとおり，甲２０をパチンコの技術であって，スロットマシンの技術ではないとした審決の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１相違点３及び相違点５に係る容易想到性判断の誤り（取消事由１）に対し
(1)相違点３に係る容易想到性判断の誤りに対し
ア「ＣＨＡＮＣＥ」図柄の役割と意味
原告は，甲１２の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」との記事について，「『ビッグチャンス』すなわちビッグボーナス中，『再ゲームの代わりに』，すなわち再ゲームの抽選をしないで，ボーナスゲームの抽選をするとの意味である。」と主張する。しかし，「抽選（当選判定）」は，絵柄が揃う前に乱数を用いて行なわれるものであり，どの絵柄が揃うかは抽選結果（当選結果）次第であり，ある絵柄が揃えば，結果的にその絵柄の入賞役が抽選に当選していたことを意味する。しかし，「ＣＨＡＮＣＥ」とは絵柄であるから，「ＣＨＡＮＣＥで・・・抽選をする」という記載は，「絵柄で抽選する」という，意味不明の記載である。審決が引用した甲１２の第７頁第３列囲み記事の記載を参酌すれば，「リプレイ図柄として知られる『ＣＨＡＮＣＥ』には，他にも２つの役割がある。一つはビッグボーナス時に小役ゲームからボーナスゲームに移行するときに揃う役割。もう一つは，ボーナスゲーム中のＪＡＣマークとしての役割だ。」と記載されているので，甲１２は，「ＣＨＡＮＣＥ」を入賞役の意味としても用いているものと理解される。このような理解を前提にすると，甲１２の「ＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする」との記載は，「ＣＨＡＮＣＥ絵柄は通常ゲームでは再ゲーム役の絵柄であるが，ビッグボーナス中は，ＣＨＡＮＣＥ絵柄の役がボーナス役として機能して抽選され，それゆえ，ＣＨＡＮＣＥ絵柄が揃っても再ゲーム役が当選していたことにならず，ボーナス役が当選していたことになる」との意味に解釈するのが自然である。そのように解釈した場合でも，甲１２の記載から，「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないこと」と理解することはできない。以上のとおり，甲１２の「ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）」との記載から，「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しない」と理解することはできない。原告は，本件特許出願以前，「周知回胴式遊技機Ａ」が周知されていたことを前提とする技術常識に基づいて，審決が引用した甲１２の記事から，ビッグボーナス中は，再ゲームの当選判定を行っていないことが記載されていることは容易に理解できる，と主張する。しかし，「周知回胴式遊技機Ａ」が周知であることを示す証拠はない。内規等の記載を考慮したとしても，甲１２に「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しない」ことが記載されているとはいえない。したがって，甲１２には，ＣＨＡＮＣＥ絵柄が通常ゲームとビッグボーナスとで役割が変化することが記載されているに留まり，審決の「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないとは記載されていない。」との判断に誤りはない。


イ甲１２の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」について原告は，甲１２の第１１頁に記載された記事について，甲１２の他の記事を合わせて読めば，ビッグボーナス中は，「Ｅ」の抽選は再ゲームではなく，ボーナスゲームの抽選であることが理解できる，と主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当である。すなわち，留意事項通知（甲３８）は，技術常識を立証する証拠として妥当を欠く。また，原告の「判定の流れ」の解釈は，「ＣＨＡＮＣＥ絵柄は通常ゲームでは再ゲーム役の絵柄であるが，ビッグボーナス中は，ＣＨＡＮＣＥ絵柄の役がボーナス役として機能して抽選され，それゆえ，ＣＨＡＮＣＥ絵柄が揃っても再ゲーム役が当選していたことにならず，ボーナス役が当選していたことになる」との解釈と変わるところがない。したがって，留意事項通知の記載から，「ビッグボーナス中に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しない」との技術を理解することはできない。
以上のとおり，審決の「甲第１２号証には，『通常ゲーム』においては『再ゲーム識別情報』による再ゲーム役が当選しているか否かを判定し，『ビッグボーナス中』には『再ゲーム識別情報』が揃ったとしても再ゲーム役の当選とはしないということは記載されているが，『ビッグボーナス中』に再ゲーム役が当選しているか否かを判定しないとは記載されていない。また，甲１２の他の記載及び他の甲号各証から，それが示唆されているものでもない。」として，本件特許発明の相違点３に係る構成の容易想到性を否定した審決の判断に誤りはない。
(2)相違点５に係る容易想到性判断の誤りに対し
ア甲６記載の技術を適用することの容易想到性について原告は，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合が生じることも当時の技術常識からして自明であること，したがって，再ゲームを採用する以上，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御の方法を決定しなければならないことも自明であることから，審決の認定，判断は誤りであると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。すなわち，まず，原告が前提とする「技術常識」は，甲３６ないし３８の記載に基づくものであるが，甲３６ないし３８は日電協内部の組合員資料にすぎず，これをもって，技術常識であるとはいえない。また，「４号機規制において，再ゲームが７．３回に１回の割合で出現することが義務づけられているのは，ビッグボーナスに当選し，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回のゲームをも含めてである」との原告の主張は，甲３６ないし３８に記載がない。さらに，甲６には，「ボーナス当選フラグと小役当選フラグがセットされた場合は，ボーナスを優先して引き込み制御を行う」という程度の記載しかない。
したがって，甲６の「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役とが重複した場合は，ボーナスを優先する）。」との記載から，本件特許発明の相違点５に係る構成を容易に想到することができるとはいえないとした審決の認定，判断に誤りはない。
イ本件特許発明の顕著な効果について
(ｱ)４号機規制の効果について
本件特許発明は，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグとの双方がセットされた状態において，ビッグボーナスという大きな価値の発生を先に延ばすことの代償として再ゲームを発生させ，次回のゲームで賭数設定のための投資をする必要がないようにして遊技者の投資負担を軽減するという技術的意義がある。すなわち，本件特許発明では，再ゲームを優先させて，ビッグボーナスを後ろに控えた状態で再ゲームを発生させることに，ビッグボーナスの発生を先送りすることの代償として遊技者の投資負担を軽減する点において，「顕著な効果」がある。これに対して，「周知回胴式遊技機Ｂ」は，通常遊技中，７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させるという技術にすぎず，ビッグボーナスを先送りすることの代償として，遊技者の投資負担を軽減するとの技術的意義は存在しない。のみならず，「周知回胴式遊技機Ｂ」が周知であることを示す証拠はない。甲３６ないし３８は，内規等を記載したものであり，日電協内部の組合員向けの外部公表禁止の資料である。
なお，原告は，「審決が前提とした効果は，再ゲーム当選フラグ優先の効果ではなく，再ゲーム役採用の効果である。」とも主張する。しかし，審決が前提とした効果は，「ビッグボーナス当選フラグに加えて再ゲーム当選フラグがセットされた状態」で奏される効果であるから，ビッグボーナス当選フラグに対する再ゲーム当選フラグ優先の効果であり，原告の主張は，その主張の前提において，誤りがある。
(ｲ)再ゲーム当選フラグ優先の効果について
原告の主張に係る「周知回胴式遊技機Ｂ」記載の技術は，「通常遊技中，７．３回に１回の割合で再ゲームを出現させる回胴式遊技機」にとどまる。また，いずれの証拠にも，「ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグがセットされている場合」，及び「ビッグボーナス当選フラグを優先させるものと再ゲーム当選フラグを優先させるものの２種類」についての記載はない。
ウ甲１２の記載について
原告は，本件特許発明に係る相違点５は，甲６と甲１２を組み合せることによって，当業者にとって容易想到であったと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。すなわち，原告の主張に係る甲１２の「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」という記載，及び「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」とされたチェリーバー小役確率表のいずれも，「当選フラグの優先順に関する相違点５を示唆する記載」とはいえない。また，甲１２には，再遊技の引き込み率を１００％にすることの記載は存在しない。したがって，原告が摘記した甲１２の記載を考慮したとしても，相違点５に関する上記審決の判断に誤りはない。原告の主張は，実質的には，相違点５に係る本件特許発明の構成が容易想到であるとの新たな主張をするものであって，その主張自体失当である。また，「４号機規制」が周知であったとしても，原告主張に係る技術が，当業者の技術常識であるとはいえない。
２本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明との同一性の誤り（取消事由２）
に対し


(1)「音と光の報知は周知技術であること」に対しア「技術介入性」とは，複数の図柄を回転させるリールの停止結果が，遊技者の操作次第で変化し得る性質のことをいう。パチンコ遊技機の場合，リールが回転を開始した段階で既にゲームの結果（当たり／外れ）が確定しており，やがてリールの回転が停止し，事前決定されたとおりの結果が常に導出されるから，技術介入性がない。また，ラスベガスなどに設置されたカジノ系のスロットマシンでは，リールの回転を開始させるレバーがあるが，リールの回転を停止させるための停止操作ボタンが設けられておらず，パチンコ機と同じく，常に事前決定されたとおりにリールが停止するため，技術介入性がない。これに対して，技術介入性のあるスロットマシンの場合，たとえば，ビッグボーナス役が当選しているときに，回転中のリールにビッグボーナス役に対応する図柄が表示されたタイミングを見計らってリールを停止させる操作（俗に“目押し操作”と称される）に成功すれば，ビッグボーナス役の図柄が停止してビッグボーナス入賞が発生するが，タイミングを外して目押し操作に失敗すれば，ビッグボーナス役が当選していてもビッグボーナス役の図柄が停止せず，ビッグボーナス入賞が発生しない。本件特許発明のような技術介入性を有するスロットマシンは，ラスベガスなどに設置された目押し操作不要のカジノ系のスロットマシンと区別して，特に，“パチスロ”と称される。審決は，「パチンコ遊技機ではパチンコ遊技機自体が所定時間後に自動的に事前に決定された当選フラグ役に対応した図柄で停止させるのに対して，スロットマシンでは，上述したように図柄の停止に際して遊技者の技術介入性を必要とする，つまり遊技者は報知があるビッグボーナス識別情報を揃えるべく努力をする」としているが，ここにいう「パチンコ遊技機」とは上記のパチンコ遊技機のことであり，また，「技術介入性を必要とするスロットマシン」とは，本件特許発明のようなスロットマシンを意味するものであり，審決は，「技術介入性」の有無による相違について，正当な前提に立って，認定，判断をしている。
イ原告が提出した証拠（取消訴訟において提出したものを含む。）のうち，「ビッグボーナス当選報知（音・表示）」の構成を記載したものは，同一出願人による公開公報である甲９及び甲２１のみであり，他に「ビッグボーナス当選報知（音・表示）」の構成が周知であることを示すものは存在しない。以上のとおりであるから，審決が，本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明との相違点に係る構成について，本件特許の出願時点で，周知技術であったとは認められず，両者は実質的に同一とはいえないとした判断に誤りはない。これに対し，原告は，光による報知との構成と音による報知との構成のそれぞれが周知技術であれば，２つの発明が実質的に同一と解すべきである旨を主張する。しかし，法的規制があったからといって，ビッグボーナス当選報知について，音による報知手段が周知であることの根拠とはならないから，原告の主張は失当である。また，原告が主張する法的規制を参照しても，“ビッグボーナス当選報知（音・表示）の構成”を記載した部分はない。
仮に，内部当たりを光報知するスロットマシンが周知であったとしても，パチンコ遊技機は技術介入性のない遊技機である以上，内部当たりを光報知するスロットマシンに，パチンコ遊技機の音と光による報知を組み入れて，内部当たりを音と光により報知するスロットマシンが周知であるとすることはできない。
(2)出願人が同一であることについて
原告は，審決が甲９及び甲２１が，両者とも同じ出願人による公開公報とした点について，問題があると主張する。しかし，同じ出願人であるか否かにかかわらず，甲９及び甲２１の２件の公開公報の他，周知であることを示す例は存在しない以上，スロットマシンの技術分野における本件特許の出願時点において，相違点に係る技術が周知であったとすることはできないとした審決の判断が正当であることを左右しない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，審決が，①相違点５について容易想到でないとした点，及び②本件特許発明は，同日に出願された特許第４０５８０８４号発明とは，同一の発明でないから，特許法３９条２項に違反しないとした点に，誤りはないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
以下，順に判断する。
１取消事由１（相違点３及び相違点５に係る容易想到性判断の誤り）について原告は，「再ゲーム役を採用するに際して，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に，どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は，ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲６記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ｱ)「再ゲーム」の採用の経緯
前記のとおり，本件特許発明に係る「再ゲーム」とは，遊技機規則別表第５，備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは，１回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ（入賞に係る図柄の組合せを除く。）が表示された場合における次回の遊技で，遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい，「平成２年改正」により設けられた。風営適正化法，同施行令，同施行規則及び遊技機規則によれば，設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は，遊技機規則別表第５に定める技術上の規格に適合する必要があり，回胴式遊技機を製造しようとする者は，同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成５年５月２８日の時点において，同規格に定められた，回胴式遊技機で再ゲームを採用することは，当業者に周知であった。
(ｲ)再ゲームについての内部抽選の存在
回胴式遊技機においては，入賞に先立って内部抽選が行われる。内部抽選の仕組みは，①複数種類の役のそれぞれについての当選確率を予め定めておき，②ゲーム毎に生成された乱数を役別の当選確率と比較することによって，複数種類の役のいずれかに当選しているか否かを判定し，③いずれかの役に当選している場合には，その役が当選していることを示す当選フラグをセットし，④この当選フラグに基づいて，回胴上における当選役の識別情報（図柄）の引き込み制御を行うものである（遊技機規則，甲１ないし１５，弁論の全趣旨）。


再ゲームを当選判定の対象役の一つとして採用した場合，再ゲームを含む複数種類の役のそれぞれについて，予め個別に定められた当選確率に基づいて，内部抽選をすることになり，①複数種類の役の一つとして追加された再ゲームの当選確率を定め，②乱数との比較によって，再ゲームの当選も含めて，複数種類の役のいずれかに当選しているかを判定し，③再ゲームに当選している場合には，再ゲームが当選していることを示す再ゲーム当選フラグをセットし，④再ゲーム当選フラグに基づいて，回胴上における再ゲーム識別情報の引き込み制御が行われることになる。したがって，複数種類の役別に当選しているか否かを複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段が，該複数種類の役の一つとして再ゲーム役を含めて当該判定の対象とすることになる。
(ｳ)ビッグボーナス及び再ゲームのフラグ同時セット内部抽選は１ゲーム毎に行われるが，ビッグボーナスに関して小役と異なる取り扱いがされることは４号機以前から広く知られている技術常識である。すなわち，あるゲームにおいて，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが，ビッグボーナス図柄を引き込むことができず入賞しなかった場合（いわゆるハズレ），ビッグボーナス当選フラグは消去（リセット）されることなく，次ゲームに持ち越される。そして，所定の条件が成立するまで，ビッグボーナス当選フラグがセットされた状態が複数回のゲームにわたって継続する。ビッグボーナス当選フラグが持ち越された次ゲームでも内部抽選が行われるので，この内部抽選で小役が当選すれば，既にセットされているビッグボーナス当選フラグに加えて，今回当選した小役の当選フラグもセットされる（甲１ないし１５，弁論の全趣旨）。複数種類の役の一つとして再ゲームを採用する場合，上記ケースと同様の事態が生じることは自明といえる。すなわち，ビッグボーナス当選フラグが持ち越された次ゲームにおいて，内部抽選で再ゲームが当選すれば，既にセットされているビッグボーナス当選フラグに加えて，今回当選した再ゲーム当選フラグがセットされることになる。ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグとが同時にセットされた場合，遊技者が回胴の停止ボタンを押すタイミングに起因した引き込み範囲との関係で，①ビッグボーナス及び再ゲーム共に引き込むことができない場合，②ビッグボーナスのみ引き込むことができる場合，③再ゲームのみ引き込むことができる場合，④ビッグボーナス及び再ゲーム共に引き込むことができる場合の４種類の状態となりうる。そして，④の場合に対応するためには，ビッグボーナスの引き込み及び再ゲームの引き込みのどちらを優先するのかを，システム上，予め設定しておく必要がある。したがって，ビッグボーナス当選フラグは持ち越し可能というルールの下において再ゲームを採用するに当たっては，上記のような引き込みの優先順位を決定しておくことが必要となる。
イ甲６の記載内容
甲６は，「パチスロ攻略マガジン５月号１９９３年」であるが，昭和６３年にオリンピアが開発，販売した「バニーガール」という回胴式遊技機（いわゆるパチスロ機）について，「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役が重複した場合は，ボーナスを優先する）。」との記載がある（１１３頁２列２２～２６行）。
ウ甲１２の記載内容
甲１２には，「チェリーバー」という回胴式遊技機について，「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」（１２頁２～３列右の見出し），「リプレイ絵柄として知られる『ＣＨＡＮＣＥ』には，他にも２つの役割がある。ひとつは，ビッグボーナス時に小役ゲームからボーナスゲームに移行するときに揃う役割。もうひとつは，ボーナスゲーム中のＪＡＣマークとしての役割だ。」（７頁３列「３つの働きＣＨＡＮＣＥ絵柄」と題する囲み記事），「表では抽選の種類がいくつもあるように見えるけど，実際には，ビッグチャンスの中（この時はＣＨＡＮＣＥで再ゲームの代わりにボーナスゲームの抽選をする）と平常時の区別しかない。」（１１頁５列１０～１５行）との記載がある。
また，甲１２には，「チェリーバー小役確率表」における「平常時」の「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」である旨が記載されている（１２頁最下欄）。
エ甲４６の記載内容
甲４６には，以下の記載がある。
「［従来の技術］
スロットマシンには絵柄を配列したリールを回転させるリール回転型のものと，ブラウン管に絵柄を移動表示させるビデオタイプのものとがあるが，ストップボタン付きのものでは，遊技者がストップボタンを操作したときに絵柄列の移動表示を停止させ，表示窓に停止表示されている絵柄の組み合わせによって入賞の有無及び入賞の種類が決められる。」（１５５頁右欄５～１３行）「遊技者は表示部２における表示状態を観察し，任意のタイミングで操作部３を操作する。操作部３が遊技者によって操作され，その操作信号が制御部１に入力されると，表示部２の表示動作が停止し特定の表示状態となる。このときの表示状態が予め定められた表示状態に合致していると入賞が得られる。表示部２が表示動作されている期間中には，制御部１からタイミング表示部４に信号が送られる。このタイミング表示部４は，入賞が得やすい操作部３の操作時期を遊技者に報知し，また，入賞が得やすい操作部３の操作時期が過ぎてしまうとその報知がなくなる。」（１５６頁右欄８～２０行）
「また，各リールごとに指示用ランプ２４，２５，２６が設けられている。これらの指示用ランプ２４，２５，２６は，リール１３，１４，１５が回転しているときに，入賞が得やすいストップスイッチ１９，２０，２１の操作時期，すなわち優勢にゲームを行うことができるストップスイッチの操作時期を表示する。」（１５６頁右欄４０行～１５７頁左欄３行）
「指示用ランプ２４は，リール１３に配列されている絵柄のうち，入賞を与える絵柄が窓１６に停止されるタイミングに合わせて点灯される。」（１５７頁左欄１０～１３行）
「なお，最初に停止させるリール１３の絵柄の全てが，他のリール１４，１５の絵柄との組み合わせ如何によって入賞を与え得るものである場合には，特に配当が大きい絵柄が窓１６に停止されるタイミングで指示用ランプ２４を点灯させるようにしてもよい。」（１５７頁左欄１７～２２行）


「スロットマシンで最終的に入賞が得られるか否かは，前述した複数のリール１３～１５の全てが停止したときに決定される。」（１５７頁右欄３３～３５行）「上記によれば，ストップスイッチ１９を操作してリール１３を停止させたとき，窓１６に第１リール１３の絵柄『７』が表示されている場合には，リール１４，１５の絵柄のうち『７』を窓１７，１８で停止させ得るストップスイッチ２０，２１の操作時期を各々の指示用ランプ２５，２６で表示することができるようになる。すなわち，窓１６～１８に同じ絵柄が揃って停止していることで入賞が得られる場合には，すでに停止したリール１３によって窓１６に表示されている絵柄と同じ絵柄が窓１７，１８に移動してきたときに指示用ランプ２５，２６が点灯される。なお，リール１３，１４を停止させたときに，窓１６，１７に同じ絵柄が揃っていないときには，リール１５の停止位置にかかわらず既に入賞を得ることができない状態であるから，指示用ランプ２６は点灯されない。」（１５８頁左欄６～２２行）
(2)相違点５の容易想到性に関する判断
(ｱ)前記認定のとおり，甲６（１１３頁２列２２～２６行）には，１９８８年にオリンピアが開発・販売した「バニーガール」という回胴式遊技機に関して，「バニーガールシリーズはフラグの成立した絵柄を上下段に揃えるという制御があるからなんだ（ボーナスと小役が重複した場合は，ボーナスを優先する）。」との記載があり，これによれば，「バニーガール」において，ボーナス（上記ビッグボーナスに相当）及びボーナス以外の役（小役）の双方の当選フラグが重複してセットされた場合，ボーナス以外の役（小役）の当選フラグではなく，ボーナス当選フラグを優先した引き込み制御を行う技術が開示されているといえる。ところで，再ゲームを当選判定の対象役の一つとして採用した場合，「再ゲーム」は，ビッグボーナス以外の役であるから，同じくビッグボーナス以外の役である小役と同様であると把握される。そうすると，甲１発明に甲６の記載事項を適用することによって得られる構成の技術的内容は，ビッグボーナス及びビッグボーナス以外の役（再ゲーム）の双方の当選フラグが重複してセットされた場合，ビッグボーナス以外の役（再ゲーム）の当選フラグではなく，ビッグボーナス当選フラグを優先した引き込み制御を行うということになるから，ビッグボーナス以外の役（再ゲーム）の当選フラグを優先した引き込み制御を行うという相違点５に係る構成に至ることはない。
また，甲６の記載によれば，ビッグボーナス及びビッグボーナス以外の役の双方の当選フラグが重複してセットされた状態において，ビッグボーナス当選フラグを優先した引き込み制御を行い，遊技者にとって大きな価値を有するビッグボーナスの発生を，いわば「前倒し」する技術が開示されていると理解できる。これに対して，本件特許発明は，ビッグボーナス及び再ゲームの双方の当選フラグが重複してセットされた状態において，再ゲーム当選フラグを優先した引き込み制御を行い，ビッグボーナスの発生を，いわば「先送り」する技術に係るものである。したがって，甲６は，本件特許発明とは逆の技術的思想に基づくものというべきであり，他の記載事項を参照しても，甲６には本件特許発明のようなビッグボーナスの「先送り」についての記載ないし示唆はない。
そうすると，甲１発明に甲６の記載事項を適用して，本件特許発明の相違点５に係る構成に到達することが容易想到とはいえない。
(ｲ)この点につき，原告は，甲１２の，「再ゲーム確率は，規定ギリギリに設定されていた!!」（１２頁２～３列右の見出し）との記載，及び，「チェリーバー小役確率表」における「平常時」の「ＣＨＡＮＣＥ」の確率が「１／７．３」（１２頁最下欄）との記載を根拠に，平常時における再ゲームの当選確率が「１／７．３」で，規定ギリギリの設定である点に照らせば，「チェリーバー」においては，設計上の引込率を１００％として「４号機」の技術上の規格に適合させたことは容易に理解できるとし，相違点５は，甲１発明に甲６及び甲１２の記載事項を組み合わせることによって容易想到であると主張する。
しかし，原告の上記主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，再ゲーム当選フラグを優先した引き込み制御を行い，ビッグボーナスという大きな価値の発生を「前倒し」する甲６の記載事項には，ビッグボーナスを「先送り」して再ゲームを優先するという発想を組み合わせることに阻害要因があるから，甲６に甲１２を組み合わせても，相違点５は甲１発明から容易想到ということはできない。(ｳ)また，原告は，再ゲームの採用には，単位時間当たりの払出しを少なくする効果はないから，審決が本件特許発明における相違点５に係る構成の顕著な効果としたもののうち，「払出しの減少」効果以外は，再ゲームを採用したことそのものによる効果であって，ビッグボーナス発生前の消化ゲームが追加されることによる効果ではなく，顕著な効果ではないと主張する。
しかし，原告のこの点の主張も，以下のとおり採用できない。すなわち，ビッグボーナス中には払出しが多くなり，それを期待する遊技者は多くの投資を行うことが予測されるのに対し，再ゲームとなった場合は，そのゲームにおける支払いはなく，次のゲームにおける投資もなく，時間だけが経過することになるから，再ゲームが多く出現するほど，遊技者の単位時間当たりの投資額は少なく，単位時間当たりの払出しも少なくなる。したがって，ビッグボーナス当選フラグが持ち越し中にさらに再ゲーム当選フラグがセットされた場合に，ビッグボーナス当選フラグを優先するとした場合と，再ゲーム当選フラグを優先するとした場合とでは，後者の方が，遊技者の単位時間当たりの投資額は少なく，単位時間当たりの払出しも少なくなる。遊技機において，単位時間当たりの投資額と払出しが大きいことをもって「射倖性が高い」ということができるところ，遊技機規則の平成２年改正は，射倖性を抑制するために，単位時間当たりの投資額及び払出しの双方を減少させる効果のある再遊技を導入したものと解されるから，ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグのいずれを優先するかは，それによって遊技の射倖性に差異が生じる。原告の主張は，採用の限りでない。
(ｴ)さらに，原告は，４号機で義務付けられた再ゲーム確率は，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回以降のゲームも含めてであるから，特に特殊な制御をしない限り，次回以降のゲームにおいてビッグボーナス及び再ゲームの双方の当選フラグが同時にセットされる事態の発生は，技術常識からして自明であると主張する。
しかし，原告のこの点の主張も採用できない。すなわち，甲３６ないし甲３８のいずれにも，ビッグボーナス当選フラグがセットされたが消去されずに持ち越された場合の次回以降のゲームにおいて，再ゲーム確率をどのようにするかについては明示されていない。また，原告主張に係る事項が自明であったとしても，甲６は，再ゲーム当選フラグを優先した引き込み制御を行い，ビッグボーナスという大きな価値の発生を「前倒し」する技術であるから，これに，ビッグボーナスを「先送り」して再ゲームを優先するという技術を組み合わせることには，阻害要因があるというべきである。したがって，４号機規制の内容を考慮したとしても，甲１発明から相違点５に到る構成が容易想到であるとはいえない。
他に甲１発明から相違点５に到る構成が容易想到と認めるに足りる証拠はない。
(3)小括


平成２３年９月１５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２２年(ワ)第３４９０号商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求本訴事件，同年(ワ)第１０１５７号商標権侵害行為差止請求反訴事件
口頭弁論終結日平成２３年６月１６日
判              決
本訴原告・反訴被告        株式会   社七尾   製菓（以下「反訴被告」という。）
同訴訟代理人弁護士        武末昌   秀
同                        長沢幸   男同                        笹本    摂同補佐   人弁理   士        平野一   幸本訴被告・反訴原告        株式会   社フジ   バンビ（以下「反訴原告」という。）
同訴訟代理人弁護士        田中裕   司
同                        松岡智   之同                        小松陽   一郎同                        辻   淳子同                        山崎道   雄
主              文
１反訴原告は，自ら又は役員，従業員若しくは代理人をして，反訴被告による別紙１反訴被告商品目録(1)記載の各商品の製造，販売及び販売の申出が，登録番号５０７６５４７号の商標権を侵害する旨，又は不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当する旨の告知若しくは流布をし，又はさせてはならない。
２反訴被告のその余の請求を棄却する。
３反訴原告の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，本訴反訴を通じて反訴原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１本訴事件
反訴原告は，自ら又は役員，従業員若しくは代理人をして，反訴被告による別紙１反訴被告商品目録(1)記載の各商品の製造，販売及び販売の申出が，登録番号第５０７６５４７号の商標権及び登録番号第１２５０８７２号の意匠権を侵害する旨，又は不正競争防止法２条１項１号及び同項２号に該当する旨の告知若しくは流布をし，又はさせてはならない。
２反訴事件
(1)反訴被告は，別紙２反訴被告商品目録(2)記載の各商品を製造し，販売し，又は販売のために展示してはならない。
(2)反訴被告は，前項記載の各商品を廃棄せよ。(3)反訴被告は，別紙３反訴被告小包装目録記載１の包装を製造し，同包装を別紙２反訴被告商品目録(2)記載１の商品に使用し，又は同包装を使用した同商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならない。(4)反訴被告は，前項記載の包装を廃棄せよ。
(5)反訴被告は，別紙３反訴被告小包装目録記載２の包装を製造し，同包装を別紙２反訴被告商品目録(2)記載２の商品に使用し，又は同包装を使用した同商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならない。(6)反訴被告は，前項記載の包装を廃棄せよ。
(7)反訴被告は，別紙２反訴被告商品目録(2)記載１の商品の包装に別紙４反訴被告標章目録記載１－１，１－２の各標章を付し，又は同包装に別紙４反訴被告標章目録記載１－１，１－２の各標章を付した別紙２反訴被告商品目録(2)記載１の商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならない。
(8)反訴被告は，前項記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。(9)反訴被告は，別紙２反訴被告商品目録(2)記載２の商品の包装に別紙４反訴被告標章目録記載２－１，２－２の各標章を付し，又は同包装に別紙４反訴被告標章目録記載２－１，２－２の各標章を付した包装を用いて，別紙２反訴被告商品目録(2)記載２の商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならない。
(10)反訴被告は，前項記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。(11)反訴被告は，反訴原告に対し，１６００万円及びこれに対する平成２２年７月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
【本訴事件】
本訴事件は，反訴被告が，反訴原告に対し，反訴原告による別紙１反訴被告商品目録(1)記載１，２の各商品（別紙２反訴被告商品目録(2)記載１，２の各商品と同一の商品である。以下，各目録中の番号に従って「反訴被告商品１」などといい，反訴被告商品１，２を総称して「反訴被告商品」という。）の製造販売等の行為が，反訴原告の有する後記本件商標権及び後記本件意匠権を侵害する旨，又は不正競争防止法２条１項１号及び同項２号に該当する旨を告知又は流布する行為が，同項１４号の不正競争に該当することを理由とする同法３条１項に基づく差止めを求める事案である。
【反訴事件】
反訴事件は，後記本件商標権の商標権者である反訴原告が，別紙４反訴被告標章目録記載１－１，１－２，２－１，２－２の各標章（以下，同目録中の番号に従って「反訴被告標章１－１」などといい，反訴被告標章１－１，１－２を総称して「反訴被告標章１」，反訴被告標章２－１，２－２を総称して「反訴被告標章２」といい，反訴被告標章１，２を総称して「反訴被告標章」という。）を使用して反訴被告商品を製造販売する反訴被告に対し，下記請求をした事案である。
(1)商標権侵害に基づく差止・廃棄請求
ア後記本件商標権の侵害を理由とする商標法３６条１項に基づく，反訴被告標章１の使用，反訴被告商品１の製造販売等の差止請求イ後記本件商標権の侵害を理由とする商標法３６条２項に基づく，反訴被
告標章１を付した包装，反訴被告商品１等の廃棄請求
(2)不正競争防止法に基づく差止・廃棄請求
ア上記反訴被告の行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当することを理由とする同法３条１項に基づく，反訴被告標章の使用，反訴被
告商品の製造販売等の差止請求
イ上記反訴被告の行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当することを理由とする同法３条２項に基づく，反訴被告標章を付した包装，
反訴被告商品等の廃棄請求
(3)損害賠償請求
主位的に民法７０９条（商標権侵害）又は不正競争防止法４条（両者は，選択的請求），予備的に民法７０９条（一般不法行為）に基づく損害賠償請求
１判断の基礎となる事実
以下の各事実は，当事者間に争いがないか，又は掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる。
(1)当事者


反訴原告は，昭和５１年に設立された，熊本市に主たる営業所を置く菓子の製造及び販売等を業とする株式会社である。
反訴被告は，昭和３２年に設立された，北九州市に主たる営業所を置く菓子の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(2)反訴原告の商標権
反訴原告は，以下の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）を有している（甲５）。
①登録番号   第５０７６５４７号
②出願日     平成１７年１月６日
③登録日     平成１９年９月１４日
④商品及び役務の区分   第３０類
⑤指定商品   黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子
⑥登録商標   別紙５商標目録のとおり
(3)反訴原告の意匠権
反訴原告は，以下の意匠権（以下「本件意匠権」という。）を有している（甲６）。
①登録番号    第１２５０８７２号
②出願日      平成１６年１０月２６日
③登録日      平成１７年８月５日
④意匠に係る物品    包装用袋
⑤登録意匠    別紙６意匠目録のとおり
(4)反訴原告による反訴原告商品の販売
ア反訴原告は，昭和６０年頃，別紙７反訴原告商品目録記載１の商品（以下「反訴原告商品１」という。）の販売を開始した。また，反訴原告は，平成９年頃，別紙７反訴原告商品目録記載２の商品（以下「反訴原告商品２」といい，反訴原告商品１，２を総称して「反訴原告商品」という。）の販売を開始した。
イ反訴原告商品１の外側包装には，別紙８反訴原告標章目録記載１－１の標章（以下「反訴原告標章１－１」という。）が付されている。また，商品である菓子は，別紙８反訴原告標章目録記載１－２の標章（以下「反訴原告標章１－２」という。）が付された別紙９反訴原告小包装目録記載１の小包装（以下「反訴原告小包装１」という。）により個別に包装されている（なお，反訴原告標章１－１，１－２を総称して「反訴原告標章１」という。）。
反訴原告商品２の外側包装には，別紙８反訴原告標章目録記載２－１の標章（以下「反訴原告標章２－１」という。）が付されている。また，商品である菓子は，別紙８反訴原告標章目録記載２－２の標章（以下「反訴原告標章２－２」という。）が付された別紙９反訴原告小包装目録記載２の小包装（以下「反訴原告小包装２」といい，反訴原告小包装１，２を総称して「反訴原告小包装」という。）により個別に包装されている（なお，反訴原告標章２－１，２－２を総称して「反訴原告標章２」といい，反訴原告標章１，２を総称して「反訴原告標章」という。）。
(5)反訴被告の行為
ア反訴被告は，遅くとも平成２１年１０月頃から，反訴被告商品を製造販売している。
イ反訴被告商品１の外側包装は，別紙１反訴被告商品目録(1)添付写真１のとおりであり，反訴被告標章１－１はその構成の一部である。また，商品である菓子は反訴被告標章１－２が付された別紙３反訴被告小包装目録記載１の小包装（以下「反訴被告小包装１」という。）により個別に包装されており，これが１０本ずつ外側包装に入って販売されている。反訴被告商品２の外側包装は，別紙１反訴被告商品目録(1)添付写真２のとおりであり，反訴被告標章２－１はその構成の一部である。また，商品である菓子は反訴被告標章２－２が付された別紙３反訴被告小包装目録記載２の小包装（以下「反訴被告小包装２」といい，反訴被告小包装１，２を総称して「反訴被告小包装」という。）により個別に包装されており，これが１０本ずつ外側包装に入って販売されている。
(6)反訴原告の告知・流布行為等
反訴原告は，平成２１年１１月４日，福岡地方裁判所小倉支部に対し，反訴被告を債務者として，反訴被告商品の販売等の行為が本件商標権を侵害し，不正競争防止法２条１項１号及び同項２号に該当する旨主張して，反訴被告商品の販売差止め等を求める仮処分命令を申し立て（福岡地方裁判所小倉支部平成２１年（ヨ）第１０１号。甲１２の１），同月５日頃，反訴被告の取引先に対し，上記仮処分命令を申し立てたこと及び同申立てにおける主張内容を告知するとともに，反訴被告商品の販売中止等を求める警告書を送付するなどした（甲１５の１～３）。
２争点
(1)商標権侵害の成否（反訴請求）
ア反訴被告標章１が本件商標と類似するか。
イ反訴被告標章１は商標法２６条１項２号所定の商標に該当するか。ウ本件商標は商標登録無効審判により無効とされるべきものと認められるか。
(2)不正競争防止法２条１項１号該当性の有無（反訴請求）ア反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，それぞれ周知商品等表示（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか。イ反訴被告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，それぞれ反訴原告商品のものと類似するか。
(3)一般不法行為の成否（反訴請求）
反訴被告による反訴被告商品の製造販売が，反訴原告との関係で不法行為を構成するか。
(4)反訴原告の損害額（反訴請求）
(5)不正競争防止法２条１項１４号の不正競争該当性の有無（本訴請求）反訴原告による上記１(6)の告知・流布行為が，「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」（不正競争防止法２条１項１４号）に該当するか。
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)ア（反訴被告標章１が本件商標と類似するか）について
【反訴原告の主張】
ア本件商標と反訴被告標章１との類似性
本件商標と反訴被告標章１の外観，称呼，観念を対比すると（下記(ア)ないし(ウ)），特に外観，観念において紛らわしい関係にあり，取引の実情（下記(エ)）をも考慮すると，需要者が両者を見誤る可能性は大きく，商品ないし出所について混同のおそれがあることから，両者は類似している。


なお，反訴被告は，反訴被告商品１に付されている標章は，その外側包装の正面全体であり，これを本件商標との類否判断の対象とすべき旨主張するが，外側包装の正面の一部である反訴被告標章１は，それ自体独立した標章であるから，他の部分と分離して類否判断の対象となるものである。また，そうでなく反訴被告の主張する外側包装の正面全体を一つの標章として捉えるべきとしても，反訴被告標章１の部分は，本件商標との類否判断において，その要部となるものである。
(ア)外観について
本件商標の「黒糖ドーナツ棒」は手書き風の字体，反訴被告標章１の「棒でドーナツ黒糖」は丸ゴチック風の字体で書かれており，異なる字体が用いられているものの，いずれもありふれており，その違いが需要者に格別のインパクトを与えるものではない。
また，本件商標の主要部分は「ドーナツ棒」，反訴被告標章１の主要部分は「棒でドーナツ」であるところ，いずれも漢字の「棒」，カタカナの「ドーナツ」を有する点で一致している。さらに，本件商標の「ドーナツ棒」について視覚的に強い印象を残すのは，画数が多く複雑な構成を持つ「棒」という漢字部分であるところ，反訴被告標章１の「棒でドーナツ」についても，「棒」の文字が強い印象を与えるようになっており，これに対し，「で」の文字は反訴被告標章１のみに用いられているが，小さく表記されていることから視覚的印象が薄く，この点の違いは微差にすぎない。
本件商標と反訴被告標章１とでは，「棒」と「ドーナツ」の単語の順序が異なるが，上記のとおり，「棒」が強調されて印象に残る態様での表記である点は共通しており，両者を離隔的に観察した場合，全体的に相紛らわしい外観を呈しているといえる。また，両者は「黒糖」の文字の位置についても異なるが，同文字は，上記各主要部分との一体性が低く付加的なものであることが明らかであって，需要者がその文字の位置をさして気にとめないことが自明である。
よって，本件商標と反訴被告標章１の外観は類似している。
(イ)称呼について
本件商標と反訴被告標章１の称呼は，「コクトー」，「ドーナツ」，「ボー」の部分を有する点で一致し，異なるのは「デ」の有無だけであることから，離隔的，全体的に観察した場合，両者は類似している。
(ウ)観念について
本件商標と反訴被告標章１は，いずれも黒糖を原材料として使用したドーナツ菓子で棒状形であるとの特徴を有する旨の観念が生じることから，両者の観念は同一である。
(エ)取引の実情
本件商標の指定商品である「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」は，反訴原告が開発し，本件商標を付した上で，反訴原告商品１として現在に至るまでほぼ独占して販売している。反訴原告商品１は，棒状形という従前にはなかった形状と，黒糖を使用すること等による味や食感が一般に受け入れられて，爆発的な売上げを記録していることから（乙７の１～５），需要者にとって，同商品に付された本件商標と反訴原告との結びつきが強いといえる。
また，反訴原告商品１の主な需要者層は，注意力や記憶力が必ずしも高いとは期待できない子供や年配者であり（需要者の特性），さらに，反訴原告商品１は，精密機械や化粧品のような細かな性能や種類の違いが重視される高価格な商品と異なり，個人の嗜好にまかせて比較的気軽に買い求められるドーナツ菓子である（商品の特性）。このような事情にも照らすと，需要者としては，本件商標と反訴被告標章１との離隔的な識別にあたり，必ずしもその細部や共通する言葉の順序の異同を吟味することなく，時には短絡的ともいえる全体的直観に頼るのが通常と考えられる。
イ反訴被告の包袋禁反言の主張について
商標権は，商標権者の私益保護のみならず混同防止という公益が関わることから，商標の類否の判断において，包袋禁反言の法理の適用は否定されるべきである。また，仮に，包袋禁反言の法理が適用されるとしても，本件商標は，反訴原告の記述的表示に該当しない旨の意見（甲１８）が採用されて登録となったものではないことから，この点について包袋禁反言の法理を適用する余地はない。
【反訴被告の主張】
ア反訴被告商品１に付されている商標について
反訴被告商品１は，その外側包装の正面全体（別紙１反訴被告商品目録(1)添付写真１「正面」参照）に一体の標章が付されているから，本件商標との類否判断は，外側包装の正面全体を一体として観察してされるべきであり，これらが類似していないことは明らかである。反訴被告標章１－１は，反訴被告商品１の外装に付されている標章の一部を取り出したものにすぎず，類否判断の対象として適切ではない。
イ本件商標と反訴被告標章１との類似性
仮に，本件商標と反訴被告標章１－１を比較したとしても，両者が類似しないことは，次のとおりである。
(ア)外観，称呼，観念について
本件商標と反訴被告標章１の外観，称呼はいずれも類似しない。反訴被告標章１からは，本件商標の指定商品の観念を想起するのみであって，それ以外の特定の観念は生じないことから，観念類似に当たらない。
(イ)取引の実情
反訴被告商品は，反訴被告固有のブランドと信頼により消費者の支持を得ており，全国的販売業者や卸業者は，反訴被告の商品をあえて選んで取引をし，一般の需要者たる消費者においても，双方の商品の味，食感に対する需要者の好みの違いはあれ，反訴被告の商品の商品表示がされている反訴被告の商品を，安心し評価して，購入している。したがって，取引業者や消費者等の需要者はその選択により反訴被告の商品の商品表示がされている商品を購入することはあっても，反訴原告の商品と混同して反訴被告の商品を購入することはあり得ない。反訴原告は，独自の創意工夫により，反訴原告商品１を開発したと主張するが，同商品は，昔から製造，販売されてきた黒糖蜜ないし蜂蜜を絡めた焼油菓子であって，国産小麦，沖縄県産黒糖の使用，かりんとうの技術を加えた製法，棒状にしたことなどは，すべて当業者が通常採用する製法にすぎない。
ウ包袋禁反言の主張
包袋禁反言は，民事法分野における他の禁反言と同様，商標法の分野において適用されるべき法理である。


反訴原告は，本件商標に係る出願経過において，審査官が拒絶理由通知で「本件商標をその指定商品中，『黒糖を使用したドーナツ』に使用するときは，その商品が，黒糖を材料として使用している棒状のドーナツであるということ，すなわち商品の品質，原材料，形状を表示するにすぎない」との見解を示したのに対し，「『棒状のドーナツ』をあえて『ドーナツ棒』として反転表示したところに識別力を具備する根拠があります」（甲３０）と主張した。しかるに，反訴被告標章１は，「棒状のドーナツ」を反転表示させたものではないことから，反訴原告は，本件商標との類似を主張できない。
(2)争点(1)イ（反訴被告標章１は商標法２６条１項２号所定の商標に該当するか）について
【反訴被告の主張】
反訴被告標章１は，黒糖を使った棒状のドーナツ菓子という商品についての普通名称，あるいはその品質，原材料，形状を，普通の方法で表示するものであることから，商標法２６条１項２号所定の商標に該当し，本件商標権の効力は及ばない。
【反訴原告の主張】
反訴被告標章１は，反訴被告が反訴被告商品１に使用するのみであり，この名称を，他の業者がドーナツ菓子に使用したり，あるいは，需要者が「黒糖を使った棒状のドーナツ菓子」一般を指すものとして使用したりする事実はないことから，普通名称ではない。また，反訴被告標章１は，「棒のドーナツ」，「棒形状ドーナツ」などの名称と異なる上，助詞の「で」を通常とは異なる用法で用いた点に特徴があり，品質，原材料，形状を普通に用いられる方法で表示したものではない。
したがって，反訴被告標章１は，商標法２６条１項２号所定の商標に該当しない。
(3)争点(1)ウ（本件商標は商標登録無効審判により無効とされるべきものと認められるか）について
【反訴被告の主張】
ア本件商標は，指定商品を単に文字表記したものであることから，普通名称を普通に用いられる方法で表示したものであり，商標法３条１項１号所定の商標に該当する。よって，同法４６条１項１号により商標登録無効審判で無効にされるべきものと認められるから，同法３９条，特許法１０４条の３により反訴原告は本件商標権を行使することができない。イ仮に，本件商標が商標法３条１項１号所定の商標に該当しないとしても，本件商標は，指定商品の品質，原材料，形状を普通に用いられる方法で表示したものであり，同項３号所定の商標に該当する。よって，同法４６条１項１号により商標登録無効審判で無効にされるべきものと認められるから，同法３９条，特許法１０４条の３により反訴原告は本件商標権を行使することができない。
ウ反訴原告は，商標法３条２項の要件が肯定されることから本件商標には同条１項３号所定の商標に該当することを理由とする無効原因はない旨主張するが，同条項の要件が満たされるためには，当該商標から，商品の出所と特定の事業者との関連を認識することができることを要するところ，本件商標を付した反訴原告商品１の宣伝，広告は，九州地方に限定されていて他の地域の需要者には普及し得ない程度のものであり，そのほか，上記要件を肯定し得るほどの大規模な宣伝活動がされたといった旨の立証もない。
したがって，本件商標には商標法３条２項の要件は認められない。
【反訴原告の主張】
ア「普通名称」（商標法３条１項１号）とは，取引界において，その商品又は役務の一般的な名称と認識されるに至っているものをいい，ある名称が「普通名称」（同上）に該当するか否かは，取引市場において，その名称が特定の商品の一般名称として世俗一般に使用されているか否かによって判断されるべきである。
本件商標については，取引市場において，指定商品を示す一般的名称となっているとの客観的資料は存在せず，「普通名称」（同上）には該当しない。
イ本件商標は，棒状形のドーナツを暗示するものとはいえても，これを正確に表示するものではないから，取引当事者や需要者は一種の造語と認識するはずであって，商標法３条１項３号所定の商標に該当するとはいえない。
ウ仮に，本件商標が商標法３条１項３号所定の商標に該当するとしても，本件商標には特別顕著性（同条２項）が認められるから，無効とされるべき瑕疵はない。
すなわち，反訴原告商品１は，国産小麦粉，１００％沖縄県産黒糖，独自ブレンドの揚げ油を使用するなど原材料を厳選し，高品質かつ健康にもよく，食感も優れており，小型の棒状という他のドーナツとは異なった独創的な形態であるという特性を有している。これらの特性が一般消費者の支持を得るものであったことに加え，長年にわたる宣伝活動（下記(ア)）により，反訴原告商品は爆発的な人気を博しており（下記(イ)），高い評価も受けている（下記(ウ)）。したがって，本件商標には特別顕著性（商標法３条２項）が認められる。
(ア)宣伝活動
反訴原告は，昭和６０年頃に反訴原告商品１を販売開始して以降，反訴原告商品１の宣伝広告に毎年多大な費用と労力を注いでいる。具体的には，百貨店における催事販売，菓子博覧会への出店，通信販売カタログの発行，新聞や雑誌への掲載，テレビでの番組やコマーシャルの放映，看板の設置等を行っている（乙１，乙７の１～５，乙１５の１～２１５，乙１６の１～１１，乙１７，乙１８の１～３）。
(イ)販売実績
反訴原告商品１は，直営店，フランチャイズ店における販売のほか，百貨店，一般店舗，空港での店頭販売（全国１３５０店舗以上），通信販売等で販売されており，その売上げは，平成２０年８月からの１年間でみても，売上金額約１５億円，売上本数約５３６０万本に及ぶ（乙１，乙７の１・２）。
(ウ)受賞歴
反訴原告商品１は，平成１４年に開催された「第２４回全国菓子大博覧会」において，特別賞である「リッチモンドクラブ賞」を受賞し（乙２，乙１１），また，平成２０年に開催された「第２５回全国菓子大博覧会」において，一般菓子の最高賞である「名誉総裁賞」を受賞した（乙２，乙１９の１～３）。
(4)争点(2)ア（反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，それぞれ周知商品等表示（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか）に
ついて
【反訴原告の主張】
ア商品自体の形態について


反訴原告商品１の菓子は黒色で，反訴原告商品２の菓子は黄土色である（乙１３の１・２）が，その形態は，いずれも長さ約８センチメートル，幅約２．５センチメートル，厚さ約２センチメートルの上面視楕円形の棒状で，上面の中心部に横長手方向に割れ目があるというもので，「輪形・円形などに作って油で揚げた洋菓子」であることが通常のドーナツとしては珍しく，需要者の目につくものであって，特別顕著性を有する。反訴原告は，反訴原告商品１を昭和６０年頃から，反訴原告商品２を平成９年からいずれも独占的に製造販売しており，精力的な宣伝活動を行い，めざましい販売実績を収めてきたのであるから，反訴原告商品の商品自体の形態は，自他識別機能を有する商品等表示となっている。
イ小包装の商品形態について
反訴原告小包装は，いずれも菓子の斬新な形状が目立つような大きさにカットされた上，透明のポリプロピレンが使用されており，また，菓子を取り出しやすくなるように両側がキザキザ状に加工されているところ（乙１４），これらの小包装は，需要者に特に印象を与える顕著な形態的特徴である。
反訴原告は，上記アのとおり，反訴原告商品について，独占的に製造販売しており，精力的な宣伝活動を行い，めざましい販売実績を収めてきた。よって，反訴原告小包装の商品形態は，反訴原告商品について，自他識別機能を有する商品等表示となっている。
また，反訴原告商品においては，菓子が個別の小包装に包まれているという点も商品形態となり，これも同様に自他識別機能を有する商品等表示となっている。
ウ標章について
反訴原告商品１の外側包装等に付された反訴原告標章１－１は，朱赤色で小さく書かれた「黒糖」の文字と，茶金色で書かれた「ドーナツ棒」の文字が縦に２列に並べて表記されている。また，同商品の小包装（反訴原告小包装１）に付された反訴原告標章１－２は，白色で小さく書かれた「黒糖」の文字と，大きく書かれた「ドーナツ棒」の文字が横書きで１列に表記されている。
また，反訴原告商品２の外側包装等に付された反訴原告標章２－１は，黄緑色で小さく書かれた「ひとくち」の文字と赤色で書かれた「蜂蜜」の文字が１列に表記され，焦げ茶色で大きく書かれた「ドーナツ棒」の文字と横に２列に並べて表記されている。また，同商品の小包装（反訴原告小包装２）に付された反訴原告標章２－２は，緑色で書かれた「ひとくち蜂蜜ドーナツ棒」の文字が，「ドーナツ棒」の部分を相対的に大きくして１列に表記されている。
これらの反訴原告標章は，いずれも反訴原告商品を他の商品と識別するための商品等表示である。
エ周知性について
上記(3)【反訴原告の主張】ウのとおり，反訴被告が反訴被告商品の販売を開始した平成２１年１０月頃，反訴原告商品１は，広く全国の消費者の間で知られていた。また，反訴原告商品２についても，その売上げは，平成２０年８月からの１年間でみても，売上金額約２億１５００万円に及んでいる（乙１，乙７の１）。
したがって，反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態及び標章は，九州及び沖縄地方を中心に，広く全国の需要者の間で，商品等表示としての周知性を獲得していたといえる。
【反訴被告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴原告商品の菓子の形状等（棒状であること，黒糖や蜂蜜入りであること）は，菓子としてありふれたものであり（甲１６の１～２７，甲２２の１～７，甲２３の１～８），これを他の商品と識別し得る独特の特徴とすることはできない。また，反訴原告商品の各菓子の形状は，販売される際に認識できるように表示されておらず，これらによって商品が識別される販売形態にはなっていない。
よって，反訴原告商品の商品自体の形態が，商品等表示であるとは認められない。
イ小包装の商品形態について
菓子業界において，小包装により個別包装した商品を詰めて販売する形態はありふれたものである。また，反訴原告小包装の素材に透明のポリプロピレンを使用することもありふれたものであるし（甲１６の１・３・８・９・２１～２４・２６，甲２３の１～３，甲２５の１～８，甲２８の１～３１），そのサイズについても，袋メーカーないし製造機械の規格に従ったもので，独特の創造性が認められる余地はない。
さらに，反訴原告小包装は，販売される際に認識できるように表示されておらず，これらによって商品が識別される販売形態にはなっておらず，一般需要者からみて，出所表示機能，自他商品識別機能を有する態様で使用されているものとはいえない。
よって，反訴原告小包装の商品形態や反訴原告商品の菓子が小包装に包まれた商品形態が商品等表示であるとは認められない。
ウ標章について
「黒糖ドーナツ棒」（反訴原告標章１）や「ひとくち蜂蜜ドーナツ棒」（反訴原告標章２）等の各商品名は，いずれも菓子や材料の内容や形状等を普通に用いられる方法で表示したものにすぎず，一般需要者からみて，出所表示機能，自他商品識別機能を有する態様で使用されているとはいえず，商品等表示であるとは認められない。
エ周知性について
反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章は，いずれもありふれたもので商品等表示には該当せず，これらが周知性を取得することもない。
なお，反訴原告商品の宣伝活動は，主に平成１７年以降にされているところ，同年以降でみても，多数の類似商品が全国で販売されており（甲１６の１～２７，甲２２の１～７，甲２３の１～８），反訴原告商品が，日本全国の取引者及び需要者に広く認識されているとは認められない。(5)争点(2)ウ（反訴被告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，それぞれ反訴原告商品のものと類似するか）について
【反訴原告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴原告商品１と反訴被告商品１の各菓子の形状を比較すると，大きさ，上面視楕円形かつ棒状であること，黒ないし濃茶褐色であること，上部の中心部横長手方向に割れ目があること，ごつごつした質感であること等が全く同じであり，実質的に同一である。
また，反訴原告商品２と反訴被告商品２の各菓子の形状を比較すると，上面視楕円形かつ棒状であること，黄土色であること，上部の中心部横長手方向に割れ目があること，ごつごつした質感であること等が全く同じであり，大きさについては，反訴原告商品２の方が一回り小さいものの，いずれも一口サイズであり，このような差異は，ドーナツ菓子を購入する一般消費者が通常期待される注意力をもって，全体的な印象を離隔的に観察したときに意識しない程度のものである。
よって，反訴原告商品２と反訴被告商品２の商品自体の形態は，極めて似ている。


イ小包装の商品形態について
反訴原告小包装１と反訴被告小包装１を比較すると，菓子の形状にあわせた大きさであること，両側がギザギザ状になっていること，菓子が鮮明に認識できる透明のポリプロピレン製であることにおいて一致する。また，反訴原告小包装２と反訴被告小包装２についても同様の点において一致する。
よって，反訴被告小包装の商品形態は，需要者がその印象，記憶，連想をより所として離隔的に観察した場合に混同を惹起するかという観点からみて，反訴原告小包装の商品形態と十分に類似している。
ウ標章について
反訴原告標章１－１と反訴被告標章１－１を比較すると，両者は，①外観について，採用されている文字，縦に２列の配列であること，主要な部分（「ドーナツ棒」，「棒でドーナツ」）と付加的な部分（「黒糖」）の文字の大きさの違い，文字の色調において類似しており，②称呼については，それぞれに固有の意味を有することから称呼の要部を構成する「コクトー」，「ボー」，「ドーナツ」という音声を生じる点において類似しており，③観念については，「黒糖」を原材料として使用した「ドーナツ」菓子で「棒」状形であることが特徴であるとの共通の観念を生じるものといえる。反訴原告標章１－２と反訴被告標章１－２を比較すると，両者は，①外観は極めて類似しており（なお，「黒糖」の文字について，反訴原告標章１－２では透明な小包装上に白字で記載されているところ，反訴被告標章１－２では焦げ茶色に白抜きで記載されているが，焦げ茶色は菓子の色に紛れることから，その違いは両者を並べて詳細に検討しなければ覚知し難い。），②称呼及び③観念の類似性は，上記と同様である。反訴原告標章２－１と反訴被告標章２－１を比較すると，両者は，①外観について，「蜂蜜／はちみつ」，「ドーナツ」，「棒」という文字を有する点で類似し，２列の配列であること，文字の大きさの構成，文字の色調（黄色，黄緑色，黒色又はこげ茶色が使用されている点）において，印象が似通っており，②称呼については，「ハチミツ」，「ドーナツ」，「ボー」という共通の要素を有しており，③観念については，「蜂蜜」を原材料として使用した「ドーナツ」菓子で「棒」状形であることが特徴であるとの共通の観念を生じるものといえる。
反訴原告標章２－２と反訴被告標章２－２を比較すると，両者は，①外観については，「蜂蜜／はちみつ」，「ドーナツ」，「棒」という文字を有する点，横書きで２列である点で類似しており，②称呼及び③観念の類似性は，上記と同様である。
よって，反訴被告標章は，需要者による離隔的観察において，反訴原告標章と十分に類似している。
【反訴被告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴被告商品の菓子の形状は，焼き（揚げ）菓子としてありふれた形状の一つであって，他の同類商品の場合と比較して，反訴原告商品と明確に類似するとは認められない。
イ小包装の商品形態について
反訴被告小包装と反訴原告小包装について，表示してあるデザインや文字配列は類似するとは認められない。また，菓子の大きさに合わせたポリプロピレン製の袋であること，両端がギザギザ状であることは，機能，素材，製造機械の仕様に伴う必然的な形態であって，特別に独創性，創作性があるとは認められない（甲２４の１～４，甲２５の１～８，甲２６の１・２，甲２８の１～３１）。
ウ標章について
反訴被告標章は，いずれも反訴被告商品の商品等表示の一部に過ぎない。仮に，反訴被告標章を反訴被告商品の商品等表示とみるとしても，反訴被告標章と反訴原告標章については，同一文字等が用いられているものの，文字の形（デザイン），配列，色彩等は同一でなく類似もしていない。また，用いられている文字は，商品の内容を普通の方法で表示するものに過ぎず，自他商品識別力を有する商品等表示としての機能を有するものでもなく，厳密な意味での商品名たる標章ではない。
なお，反訴被告標章１の「棒でドーナツ黒糖」は，普通名称を普通に用いられる方法で使用するものであることから，いずれにしてもこれを使用することは不正競争に該当しない（不正競争防止法１９条１項１号）。(6)争点(3)（一般不法行為の成否）について
【反訴原告の主張】
ある者が，費用や労力をかけて特定の成果を得て，当該成果を用いて営業活動を行っている場合に，フリーライドして，当該成果をその者の販売地域と競合する地域において営業活動に供する行為は，公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会において，著しく不公正な手段を用いて他人の法律上保護される営業活動上の利益を侵害するものとして，不法行為を構成する。
本件において，反訴被告は，反訴原告商品が爆発的な売上げを記録する中，平成２１年１０月頃になって，反訴原告商品の販売地域において，これと商品自体の形態，小包装の商品形態が全く一致し，商品名が極めて類似する反訴被告商品の販売を開始したものであるところ，このような反訴被告の行為は，反訴原告が長年にわたって築いてきた信用にフリーライドするものであって，不法行為を構成する。
【反訴被告の主張】
反訴原告の主張は争う。
(7)争点(4)（反訴原告の損害額）について
【反訴原告の主張】
反訴被告は，遅くとも平成２１年１０月頃，反訴被告商品の販売を開始しており，反訴被告の営業規模に照らすと，同月頃以降の反訴被告商品の売上金額は８０００万円を下らない。また，反訴被告商品の利益率は，約２０パーセントである。
よって，反訴被告が得た利益の額は１６００万円であり，反訴原告は，同額の損害を被った。
【反訴被告の主張】
反訴原告の主張は争う。
(8)争点(5)（不正競争防止法２条１項１４号の不正競争該当性の有無）について
【反訴被告の主張】
反訴原告は，反訴被告の取引先に対し，反訴被告による反訴被告商品の製造販売等の行為が，反訴原告の有する本件商標権及び本件意匠権を侵害し，不正競争防止法２条１項１号及び２号に該当する旨の反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，かつ流布した。
このような反訴原告の行為は，不正競争防止法２条１項１４号の不正競争に該当する。
【反訴原告の主張】
反訴被告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（商標権侵害の成否）について