①「Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ    ｏｐｔｉｃａｌ－ｔｒａｎｓｆｅｒ－ｆｕｎｃｔｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓ    ｆｏｒａ    ｌａｓｅｒ－ｓｃａｎｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ    ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅｗｉｔｈ    ａｎｅｘｔｅｎｄｅｄ    ｄｅｔｅｃｔｏｒ」ＪＯｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．Ａｖｏｌ．８，Ｎｏ．１（１９９１），ｐｐ１７１－１７５（甲２２）には，「エアリーディスクより２倍広い検出器を有する顕微鏡も，２μｍの分解能で長さ方向の構造を分解することができる。」との記載（１７２頁右欄４９～５１行目）がある。②「Ｓｉｚｅ    ａｎｄＳｈａｐｅ    ｏｆＴｈｅ    ＣｏｎｆｏｃａｌＳｐｏｔ：Ｃｏｎｔｒｏｌ    ａｎｄＲｅｌａｔｉｏｎ    ｔｏ３ＤＩｍａｇｉｎｇ    Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ」ＨＡＮＤＢＯＯＫＯＦ    ＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬＣＯＮＦＯＣＡＬ    ＭＩＣＲＯＳＣＯＰＹＲＥＶＩＳＥＤ    ＥＤＩＴＩＯＮ（１９９０），ｐｐ８７－９１（甲２４）には，「図４ピンホールの大きさの関数としての反射における軸方向の共焦点応答」において，検出ピンホールの大きさが，回折限界エアリー分布のＦＷＨＭ（ｆｕｌｌｗｉｄｔｈ    ａｔｈａｌｆｍａｘｉｍｕｍ，山形の関数〔本件では信号強度の関数〕の広がりを示す指標）の単位で示されており，ピンホール直径がＦＷＨＭの６倍までは共焦点作用を有するとされている（９０頁）。
③「結像光学入門」（１９８８）９５～９７頁（甲２０）には，[1]エアリーディスクの径が，λを光の波長とし，像側の開口数をＮＡ像側とし
て，
１.２２λ/ＮＡ像側
との記載（９６頁４－２７式）と，
[2]物体側の開口数をＮＡ物体側，対物レンズの倍率をＭとして，
ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×Ｍ
との記載（９７頁４－２８式，４－２９式）がある。
そうすると，
[3]エアリーディスクの直径ｄは，
ｄ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側)×Ｍ
となる。
④「Ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ    ｏｆｎｕｍｅｒｉｃａｌ    ａｐｅｒｔｕｒｅ２．０    ｕｓｉｎｇａ    ｇａｌｌｉｕｍｐｈｏｓｐｈｉｄｅｓｏｌｉｄ    ｉｍｍｅｒｓｉｏｎｌｅｎｓ」ＡＰＰＬＩＥＤ    ＰＹＳＩＣＳＬＥＴＴＥＲＳ    ＶＯＬＵＭＥ７５，ＮＵＭＢＥＲ２６（１９９９）ｐｐ４０６４－４０６６（乙２９）には，半値全幅△ｘ(ＦＷＨＭ)につい
て，
△ｘ(ＦＷＨＭ)＝０.５１×λ/ＮＡ像側
との趣旨の記載（４０６５頁左欄）があるから，
△ｘ(ＦＷＨＭ)＝０.５１×λ/ＮＡ物体側×Ｍ
である。
そこで，エアリーディスクの直径ｄ（③[3]）と半値全幅△ｘ(ＦＷＨＭ)を比較すると，エアリーディスクの直径は，そのＦＷＨＭの大きさの約２.４倍（１.２２÷０.５１）となる。
⑤以上のとおり，ピンホールの直径がＦＷＨＭの６倍までは共焦点作用を有すること（②）と，エアリーディスクの直径がＦＷＨＭの大きさの約２.４倍であること（④）から，ピンホールの直径がエアリーディスクの２.５倍（６/２.４）までは，共焦点作用を有することになる（①の数値も参照）。


⑥乙１６発明において，入射スリットの位置から光検出器の位置までの倍率は，
１.２倍であるから，Ａｒ
＋レーザの５１５ｎｍ線の光検出器上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，７６μｍ（６３μｍ×１.２）である。また，ラマン散乱光の波長λ´は光源光の波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成される光検出器上でのエアリーディスク径の最小値は，上記ｄｍｉｎよりも大きくなる。他方，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴ検出器での読取り幅は，１２５μｍ（２５μｍ×５ピクセル）であるから（６頁１行目，６頁末行～７頁２行目，図２の説明文），光検出器の読取り幅と，ラマン散乱光によって光検出器上で形成されるエアリーディスク径との比は１.６４（１２５μｍ/７６μｍ）よりも大きくなることはない。そうすると，乙１６発明は，光検出器上で共焦点作用を有しているものと認められる。
⑦以上から，相違点３は，実質的相違点ではない。
ウ相違点４につき
(ｱ)阻害要因について
乙１６発明でシリンドリカルレンズが用いられる目的は，非点収差の補正であるところ，同一の課題・目的の下に，シリンドリカルレンズを，分光器の前ではなく，光検出器の手前又は分光器内部に配置する構成が公知である（乙３１の２２０頁左欄３１～３４行目〔訳文２頁７～９行目〕，乙４２の１０５４頁右欄２５行～１０５５頁左欄７行目，Ｆｉｇ.１，乙４３の上欄１～３行目，乙４４の４５５頁左欄２３～２８行目，ＦＩＧ.１，乙４５の第２図）。
そして，乙１６には，シリンドリカルレンズをスリットの前に配置したことについて，何ら特別の意義・理由は記載されておらず，乙１６発明におけるシリンドリカルレンズの位置は，スリットの後ろでもよいと解される。そうであれば，当業者が，乙１６発明のシリンドリカルレンズを，乙３１のようにスリットの後ろに配置することには動機付けがあり，容易になし得たことである。
(ｲ)小括
以上から，相違点４は，容易に想到できる。
エ相違点５につき
サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられている照明系は，周知技術であり，これにより，構成を簡略化することができることは，当業者にとって明らかであるので，当業者は，これを適宜採用し得たといえる。
したがって，相違点５は，容易に想到できる。
オ相違点６につき
電荷結合素子である光検出器は，周知技術であり，加えて，乙１６には「今回我々は超微弱信号の検出を目的としているので，以上の理由によりＰＳ－ＰＭＴを採用することにした。但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくることを注意しておく。」（４頁５～８行目）と記載されている。
そうすると，乙１６発明において，そのＰＳ－ＰＭＴの代わりにＣＣＤ検出器を採用することには，十分な動機付けが存在しているといえ，また，該置換に何ら困難性もない。
したがって，相違点６は，容易に想到できる。
(3)訂正の再抗弁に対して
ア時機に遅れた攻撃防御方法の申立て
控訴人レニショウは，原審第１１回弁論準備手続期日の前日である平成２４年７月３日に訂正審判の請求をし（訂正２０１２－３９００８６），特許庁は，同年９月１１日，上記訂正を認めた。
また，被控訴人は，平成２４年１１月５日に無効審判を請求しているところ，控訴人レニショウは，この無効審判の答弁書提出期間内などに訂正の機会があった。それにもかかわらず，控訴人らは，本件訴えの提起から３年近くを経過して控訴人ら敗訴の判決を受けるや，控訴審において，新たな訂正の再抗弁の主張しようとしている。
この主張は，故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって，これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものであるから，却下されるべきである。
イ訂正審判請求又は訂正請求の必要性について
本件においては，上記アのとおり，控訴人らには，訂正請求のための十分な機会が保障されていたのであるから，新たな訂正の主張を認めなくても控訴人らの権利を不当に害することにはならず，かえって，被控訴人の応訴負担が不当に重くなってしまう。
したがって，訂正審判請求又は訂正請求を不要とすべき事情にはない。
ウ訂正の適法性について
訂正により加えられる構成要件Ｇ－２④は，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察するというものと解されるが，願書に添付した明細書又は図面には，このような構成は何ら記載されていない。
訂正明細書の「レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。」という記載は，サンプルの所与の面を，サンプルの表面にとってもよいし，サンプルの内部にとってもよい，という共焦点顕微鏡として当然のことを意味しているにすぎず，これを，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察することを意味していると解釈することはできない。
したがって，上記訂正は，願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものではないので，特許法１２６条５項の要件を満たさない。
エ無効事由の解消について
控訴人らの主張は，争う。
オ訂正後の構成要件充足について
控訴人らの主張は，争う。
(4)無効の再々抗弁（当審における控訴人らの新たな主張に対する被控訴人の新たな主張）
ア明確性要件違反
構成要件Ｇ－２④は，「前記サンプルの前記所与の面」を，「前記サンプルの第１の面として」，かつ，「前記サンプルの第２の面」とするとのことであるが，第１の面と第２の面の関係が，特許請求の範囲及び訂正明細書には何ら記載がないので，意味が不明である。
したがって，訂正後の特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない。
上記の特許請求の範囲の記載は，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項２号の要件を満たさない。
イ進歩性欠如


(ｱ)構成要件Ｇ－４④を除く構成要件の容易想到性について原判決に記載されたとおりである。
(ｲ)構成要件Ｇ－４④の容易想到性について
仮に，構成要件Ｇ－２④が「サンプルの所与の面を，サンプルの表面にとってもよいし，サンプルの内部にとってもよい」ということ，又は，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察する，ということを意味するのであれば，共焦点顕微鏡において，サンプルの所与の面（焦点を合わせる面）を，深さ方向に調節し得ること及びサンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察することも，極めて当然のことである（乙２１～２３）。
一方，乙１６発明においても共焦点作用は生じている。したがって，構成要件Ｇ－２④は，容易に想到し得る。よって，訂正後の本件発明は，進歩性が欠如する。
第４当裁判所の判断
１認定事実
前記第２，２のほか，次の事実が認められる。
(1)本件発明について
本件明細書及び訂正明細書には，次の記載がある。（甲２，２７，２８）
「技術分野
本発明は，例えばラマン効果を利用してサンプルを分析するのに分光分析が使用される装置および方法に関するものである。」（第３欄４３～４６行目）
「背景技術
ラマン効果はサンプルが所与の周波数の入射光を散乱して入射光とサンプルを構成する分子との相互作用により惹起される線を有する周波数スペクトルにする現象である。分子種が異なると特徴的ラマンスペクトルが異なり，そのためこの効果はサンプル中に存在している分子種の分析に使用することができる。
…ＷＯ９０/０７１０８号公報は生じたラマン散乱光は２次元光検出アレイである電荷結合素子（ＣＣＤ）上に合焦，つまり焦点を結ばせてもよいことも開示している。サンプルが単色光または多色光さえも照射され，散乱光が分析される他の分光分析技術も知られている。…そのような技術を共焦点法で使用してサンプルの一定の面から散乱された光のみを分析することも可能である。これは散乱された光をレンズ系の焦点に非常に小さなピンホール（典型的には１０μｍ）を備えた空間フィルタを通過させることを含む。要求された面から散乱された光はピンホールにおいて緊密に焦点を絞られて通過するが，他の面からの光は焦点がそれほど緊密（ｔｉｇｈｔ）に絞られず遮断される。しかしながら，そのような空間フィルタは正確に構成するのが難しい。というのは，光学要素を注意深く整合（アラインメント）させて散乱された光を非常に小さなピンホール上に緊密に焦点合わせすることを保証する必要があるからである。」（第３欄４７行～第４欄３４行目）
「発明の開示
本発明は，サンプルに光を照射して散乱光スペクトルを得るステップと，前記スペクトルを分析するステップと，前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱する光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ，前記サンプルの他の面から散乱する光を前記光検出器に合焦させないステップとを具備する分光分析方法であって，前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることを特徴とするものである。また，本発明は，サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，前記スペクトルを分析する手段と，光検出器と，前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって，前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており，前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばず，前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ，前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」（第４欄４０行～第５欄６行目〔訂正後〕）
「発明を実施するための最良の形態


第１図に示される装置の第１の実施例…。入力レーザビーム１０は光路に４５゜に置かれたダイクロイックフィルタ１２により９０゜反射される。次いで，このレーザビームは顕微鏡対物レンズ１６に送られる。このレンズはこのレーザビームをサンプル１８上の焦点１９におけるスポットに焦点を結ばせる。光はこの照射されたスポットでサンプルにより散乱され，顕微鏡対物レンズ１６により集光され，平行ビームに平行化（コリメート）され，ダイクロイックフィルタ１２に戻る。フィルタ１２は入力レーザビーム１０と同じ周波数を持つレーリー散乱光を遮断し，ラマン散乱光を伝送する。ラマン散乱光は次いでラマン分析器２０に送られる。ラマン分析器２０は…関心のあるラマン線を選定するための波長可変非分散性フィルタを１つまたは複数個備えている。あるいは，…回折格子のような分散性エレメントを備えていてもよい。いずれの場合も，分析器２０からの光はレンズ２２により適当な光検出器上に焦点を結ぶ。２次元光検出器アレイが好ましい。本実施例では，電荷結合素子（ＣＣＤ）２４が使用される。ＣＣＤはピクセルの２次元アレイからなり，コンピュータに接続される。コンピュータは各ピクセルからデータを獲得し，それを必要に応じて分析する。ラマン分析器２０が波長可変非分散性フィルタを備えている場合，選定されたラマン周波数の光がＣＣＤ２４の２６に焦点を結ぶ。回折格子のような分散性エレメントが使用されている場合，分析器２０は単一のスポットではなく，ＣＣＤ２４に沿って線上に広がる破線２８で示される種々のバンドを持つスペクトルを生じる。」（第５欄１９行目～第６欄１行目）「」「レンズ１６の焦点１９からの光はＣＣＤ上に緊密な焦点を結ぶ。しかしながら，破線３６で示されるように，焦点１９の前または後の光はより拡散した焦点になる。分析器２０に非分散性フィルタが使用される場合，効果はＣＣＤ２４の部分の平面図である第２図に示されている。ＣＣＤの個々のピクセルが正方形４０として示されている。ピクセルのピッチは典型的には２２μｍ以下でよい。円２６は焦点１９から散乱された光の分布を表し，円３８はサンプルの他の場所から散乱された光のより拡散した焦点を表す。データを分析するときは，コンピュータは，２６に焦点を結んだ光を受ける，影をつけて示された数個のピクセル４２をまとめて貯蔵する。円３８の他の場所からの外光（無関係の光）はコンピュータにより無視される。これは，データを各ピクセル４２から順番に読取，ピクセル４２からのデータを一緒に加え，残りを無視するコンピュータソフトウェアにより容易に達成される。ＣＣＤをコンピュータと組み合わせると，このように，従来の空間フィルタにおけるピンホールと同じ効果を与える。レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。このように，余分の空間フィルタを使用しないでも共焦点作用が達成されていた。」（第６欄２～２６行目）
「【第２図】
」「回折格子その他の分散性エレメントが第１図の分析器２０として使用され，単一のラマンバンドでなく完全なラマンスペクトルを見ることが望まれているときは，完全な共焦点分光分析はそのような単純なソフトウェアでは不可能である。しかしながら，第３図に示すようにＣＣＤ２４とコンピュータ２５を操作することにより部分的共焦点作用を達成することができる。回折格子はサンプルからのラマンスペクトルをＣＣＤを横切って一つの線に分散させる。この線の幅は例えば第３図のＣＣＤ上の線４４同士の間の影を付けてない領域の焦点１９から散乱された光に対して最も小さい。焦点１９を含む焦点面の外側の面からの光は第３図の線４６同士の間に定義されるようなもっと幅広な線に散乱される。従って，部分的共焦点作用を得るには，コンピュータ２５は，線４４同士の間の領域にあるＣＣＤのピクセルからだけデータを獲得し，ＣＣＤの他の場所で受領された光を排除するように（上述したのと同様の仕方で）プログラムされる。これにより，焦点１９の外側からの第３図の影を付けた領域で受領された光が排除される。」（第６欄２７～４５行目）
「【第３図】
」「第３図の構成が部分的共焦点作用のみを発揮する理由は，ＣＣＤとコンピュータにより提供される空間フィルタリングが一次元でのみ起こり，二次元では起きないからである。これは，第１図のものと同じエレメントに空間フィルタ１４を加えた第４図の実施例を使用することにより克服できる。第１図で使用したのと同じ参照番号が使用されている。空間フィルタ１４は２つのレンズ３２,３４と，紙面に鉛直に延びるスリット３０を有するスクリーン３１とを備えている。レンズ３２は散乱された光の平行ビームをスリット３０を通過する非常に緊密な焦点に絞り込まれ，レンズ３４はこの光を再び平行化して平行ビームに戻す。入力レーザビーム１０は同様に非常に小さいスポットに絞り込まれてスリット３０を通過する。このスリット３０の効果は顕微鏡対物レンズ１６が共焦点的に作用することにある。すなわち，実質的にレンズ１６の焦点１９で散乱された光だけがスリット３０を通過する。破線３６で示したように，焦点１９の前または後で散乱される光は穴３０で焦点を結ばないため，実質的にスクリーン３１により遮断される。」（第６欄４６行～第７欄１４行目）
「【第４図】
」「第５図は，ＣＣＤを第４図の実施例で使用したときの第２図および第３図に対応する平面図である。スリット３０を通過する光は回折格子分析器２０によりラマンスペクトルの個々のバンド２８に分散される。スリット３０がないと，バンド２８に対応するが焦点１９の外側から散乱された光が破線対４８,５０の間にあるもっと広い領域に現れる。スリット３０は一次元空間フィルタリングのみを提供し，ラマンバンド２８のそれぞれが第５図の水平方向に空間的にフィルタリングされるようにしていることが認められるであろう。しかしながら，焦点１９の外側からの若干の光が依然としてスリット３０を通過し第３図の影を付けた領域に対応する第５図の領域において受領されることがある。これを克服するには，コンピュータ２５を第３図の実施例におけると同様にプログラムして，線４４同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し，線４６同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより，垂直方向における空間フィルタリングが得られ，スリット３０により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に，完全な二次元共焦点作用が達成される。」（第７欄１５～３３行目）
「【第５図】


」「スリット３０の代りにピンホールを使用した構成に対するこの構成の利点はピンホールよりもスリットの方が整列するのがより容易であることにある。」（第７欄３４～３６行目）「所望により，１２で示す位置の代りに第４図の１２Ａにおいて破線で示す位置にダイクロイックフィルタを設けることが可能である。レーザビームはそのとき１０の代りに１０Ａで系に入射する。この構成は入力レーザビームは空間フィルタ１４を通過する必要がないという利点を有する。その結果，レーザビームが穴３０の縁に当り，そこからの散乱を生じるという危険がない。そのような散乱は望ましくない。というのは，穴の縁が極端に清浄に保たれない限り，汚れが少しでもあると未知のラマン散乱光を生じて分析器２０を通過してＣＣＤ２４上に記録されるからである。逆に，ダイクロイックフィルタを位置１２に配置することは，装置を設定するときに容易に視ることのできる光を使用して穴３０の位置を調整できるという利点を有する。１２Ａにおけるダイクロイックフィルタでは，ダイクロイックフィルタを通過して空間フィルタ１４に至るラマン散乱光は満足に視ることができない。さらに，ダイクロイックフィルタを１２に置くことは，空間フィルタ１４は…既存の装置に対して顕微鏡と装置の残りとの間に容易に追加でき，調整のために容易に接近できることを意味する。」（第７欄３７行～第８欄６行目）
「空間フィルタとして動作するためには，スリット３０の幅は非常に小さく，典型的には１０μｍ以下でなければならない。最大値は５０μｍになろう。このように，スリット３０は，十分量の光を集めるために例えば最低２００μｍのようにずっと大きな従来のモノクロメータに普通に設けられている入口スリット，出口スリットと混同されるべきでない。」（第８欄７～１３行目）
「上述した本発明の種々の例ではＣＣＤを検知器として使用した。しかし，第２図において円２６内に光を検出し，この円の外側の光を遮断するには，正しいサイズの，例えば雪崩型フォトダイオードの単一の光検出器を使用することが可能である。この構成も回折格子により生成される単一のラマンバンドを検出するのに使用することができる。第３図および第５図において線４４同士の間の光を検出し，他の光を遮断するには，適当な幅を持つ一次元（すなわち，線形）光検出器アレイを使用することができる。」（第８欄１４～２３行目）
(2)乙１６発明について
本件特許の優先日前である平成２年に頒布された刊行物である乙１６（「高感度ラマン分光法の最近の動向と半導体超薄膜への応用」）には，次の記載がある。（乙１６，乙１７）
「ラマン分光法は，物質中にエネルギーＥ０を持つ光（フォトン）を入射すると，格子振動（フォノン）などの素励起（エネルギーをＥとする）の吸収や放出により，もとの光とは異なるエネルギーＥ０±Ｅの光が放出されるい非弾性散乱の一種である。…非破壊・非接触であり，温度・圧力などの環境を問わない，固体・液体・気体など形状や大きさを問わないなどの長所を持つ。」
（１頁５～１２行目）
「今日，様々なタイプのマルチ・チャンネル検出器が市販されてきている。代表的なものとして，イメージ・インテンシファイヤ付きフォトダイオード・アレイ検出器（以下ＩＰＤＡと略す），チャージ・カップルド・デバイス検出器（以下ＣＣＤと略す），位置検出型光電子増倍管（以下ＰＳ－ＰＭＴと略す）の三種があげられる。現在マルチ・ラマン測光用にもっとも普及しているのはＩＰＤＡであり，他の２種は最近やっと普及し始めたところである。表１に主要なパラメータを比較して示した。これらの検出器にはいずれも一長一短あり，現在のところまだ相対的な評価は定まっていない。これらの検出器を用いると，通常の光電子増倍管換算で毎秒０.１カウント程度の信号も容易に検出可能である。ここでＰＳ－ＰＭＴのダークについては，後述のように一次元検出器としての値であることに注意されたい。このようなシステムによって，様々な薄膜のラマン検出が行われるようになった。たとえばラングミュア・プロジェット膜の１モノレイヤからの信号検出について，トリプル分光器とＩＰＤＡ，あるいはトリプル分光器と冷却された電化（「電荷」の誤記と認める。）結合素子検出器（以下ＣＣＤと略す）による報告がある。またゲルマニウムの数モノレイヤからのラマン信号検出がトリプル分光器と位置検出型光電子増倍管によりなされている。
表１多チャンネル検出器の性能比較
─────────────────────────────────
ＩＰＤＡ        ＣＣＤ   ＰＳ－ＰＭＴ
─────────────────────────────────量子効率        5-15％          40-80％         15％波長領域        400-800ｎｍ     300-1000ｎｍ   300-900ｎｍ読みだしノイズ1500ｅ            10ｅ           なし空間歪み        1％             なし           5％感度の位置変動20%              2-7％          5％線形性          1%以下        2%以下         2-5%ダーク          0.005ｃ/ｓ      0.01ｃ/ｓ      0.002-0.008ｃ/ｓ読みだし時間   10-20ｍｓ       1-10ｓ         1ｍｓ空間分解能      50-100μｍ     18-30μｍ       40-70μｍ─────────────────────────────────」
（２頁２３行～３頁表１）
「３.１検出器の選択


多重検出器のうち，アナログ検出器であるＩＰＤＡやＣＣＤは，強いパルス・ノイズに対してそのエネルギーに比例した応答を示すので，通常は，長時間微弱な信号を積算しているうちにパルス・ノイズがスペクトルのあちこちに現れ，無視できない数になってしまう。経験的にはこれは光電子増倍管換算でチャンネルあたり毎秒０.００１－０.０１カウントのノイズになる。これらは主として宇宙からの高エネルギー粒子線によるものなので，避けることは困難である。ひとつの対策として測定を数回繰り返し，再現しないピークについてはこれを取り除く，ソフトウエアによる解決方法があるにはあるが，信号そのものを損なうおそれもあり，抜本的な解決策とはいえない。これに対して，ＰＳ－ＰＭＴのようなデジタル検出器においては，信号は常にフォトン・カウンティングによってひとつひとつ数えられている。普通は波高弁別器によってエネルギーの高いもしくは低いノイズと正しい信号とを選別して測定しており，またたとえ宇宙線ノイズがはいったとしても１カウントと数えられるだけである。今回我々は超微弱信号の検出を目的としているので，以上の理由によりＰＳ－ＰＭＴを採用することにした。但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくることを注意しておく。」（３頁１２行～４頁８行目）
「３.２二次元検出器と非点収差補正
グレーティングを使用した分光器では，レンズのような透過型光学素子ではなく球面鏡のような反射型光学素子を使わざるを得ないので，同軸光学系を使用することができず，非点収差の問題が生じる。球面鏡の法線方向と光の入射方向のなす角αが０でない場合には，入射面内とそれに垂直な方向とで，焦点距離が異なってくる。焦点距離をｆとする時，この焦点距離の差はｆ・ｓｉｎ２αで与えられる。本来ならばそれぞれに対応した曲率半径を持つ楕円面鏡を使用することにより，非点収差のない光学系を形成すべきである。しかし，通常の分光器ではこれを省略し，上記の入射面内の焦点がスリットの位置に来るように設計する。入口スリット上の点光源は，出口スリット上でスリットの長さ方向（以下Ｙ方向と呼ぶ）に線状に広がるが，光の分散方向（以下Ｘ方向と呼ぶ）に対しては焦点が得られているので，ｓｉｎ２α《１の近似が成り立つ範囲で，分光器の性能としては一応問題がない。光学系をできるだけコンパクトに設計し明るさは損なわない範囲でαを小さくするとか，ダブル分光器ではふたつの分光器によって生じる非点収差が互いにキャンセルするように光学系を立体的に折り返すように配置するなどの工夫が知られている。出口スリットの像は厳密には線状ではなく少し弓形の像になるので，弓形のスリットを使用するなどの技術も開発されている。単チャンネルの検出器や一次元検出器の場合には，このようなＹ方向への像の広がりは，検出器の受光面の広がりの範囲内に納まってさえいれば，これを全て積算できるので問題はない。しかし二次元検出器の場合にはこのことは装置全体の感度限界を考える上で重要である。二次元検出ではＹ方向に信号を積算して，Ｘ方向の一次元検出器に変換して使用する。例えばＣＣＤ検出器の場合には，この積算過程のことをビンニングと呼んでいる。ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことにより，ノイズの取り込みを抑えることができる。この効果はＰＳ－ＰＭＴ検出器の場合により顕著である。非点収差による像の広がりのため，Ｙ方向に数百チャンネル積算しなければならない場合には，第１表の比較に見られる通り，ＩＰＤＡなどの一次元検出器に比べて著しく高感度というわけではない。しかし，非点収差を補正して検出器位置でのＹ方向の像の広がりを抑えることにより，この積算チャンネル数を減少させることができれば，実効的な感度ははるかに向上する。
ＰＳ－ＰＭＴのノイズは通常の光電子増倍管と同様に主として光電面付近での何らかの光または電子ノイズによっており，これは通常，毎秒１０－２０カウント程度である。従って，１０２４×１０２４ピクセルの二次元配列でピクセル位置を特定すると，そこでのノイズはピクセルあたり毎秒１－２×１０－５カウントである。さて多重検出によるラマン分光においては，ＰＳ－ＰＭＴは単なる一次元の多重検出器として用いられてきた。ＰＳ－ＰＭＴの受光面上でスペクトルの方向をＸ軸にそれに垂直な方向をＹ軸に取ると，通常の分光器では，スペクトルは各波長でＹ軸方向に２００－４００ピクセル分広がっており，これを足し合わせて一次元のデータとしている。Ｙ軸方向に全１０２４ピクセル足し合わせたとしたら，各チャンネルでのノイズは毎秒１－２×１０－２カウントとなり，信号の存在する中央の２００－４００ピクセル分のみ足し合わせたとしても毎秒２－８×１０－３カウントとなる。このようなノイズ・レベルはＩＰＤＡや高感度ＣＣＤの値とそれほど違わず，これまで特にＰＳ－ＰＭＴが他よりもとりわけて超高感度であるとは考えられていなかったのはうなずける。ところがもし，スペクトルのＹ軸方向への広がりを極端にせばめることができたとしたら，チャンネルあたりのノイズは著しく減少するはずである。たとえばＹ軸方向への広がりを５ピクセル以下にすることができれば，チャンネルあたり毎秒５－１０×１０－５カウントのノイズ・レベルとすることができ，ＩＰＤＡやＣＣＤにおける０.００１－０.０１カウントのパルス・ノイズも存在しないことから，極限的な微弱光の高感度ラマン分光が可能となる。」（４頁９行～５頁２２行目）
「３.３高感度ラマン分光光学系
図１に我々の使用している分光光学系の概略を示す。トリプル・ポリクロメータ分光器としてはＤｉｌｏｒ社のモデルＸＹを使用した。前段フィルタ・ステージの差分散型ダブル分光器は５０ｃｍと比較的長い焦点距離を持ち，低波数側でのレイリー散乱光などの除去率が良いと考えられる。後段のポリクロメータは入射側が５０ｃｍ，出射側が６０ｃｍの焦点距離の集光系を用いている。αは約６°と比較的小さく，ダブル分光器は互いに収差を打ち消すように設計されている。


検出器としては，ストレート側にＩＰＤＡ検出器（Ｄｉｌｏｒ社のゴールドモデル）を，サイド側に切り替え用の反射鏡を使ってＰＳ－ＰＭＴ（ＩＴＴ社のモデルＦ４１４６Ｍ）を設置した。両検出器の性能はミラーを切り替えて直接比較することができる。ＰＳ－ＰＭＴのフォトカソード面はマルチアルカリを使用し，３００－９００ｎｍで感度を持つ。５００ｎｍでの量子効率は１４％，位置分解能は半値全幅で５２μｍ（約２チャンネル分）である。ペルチェ冷却器を用いて－３０℃に冷却した時のダーク・カウントは２５ｍｍφ径のフォトカソード領域全体で毎秒約９カウントである。この値は，２５μｍ角の各ピクセルあたりで，毎秒７－９×１０－６カウントに相当する。
非点収差補正は，入口スリットの手前にシリンドリカル・レンズの光学系を導入する外部補正方式に依った。調整は，ＩＰＤＡの代わりにモニター用のＣＣＤカメラを設置して，Ｈｇランプなどの単色光を光源とし，試料位置に置いたグリッド・パターンの像を観察して行った。非点収差補正光学系の調整が完全に行われると，入口スリットのところでのグリッドの像がそのまま検出器の位置ではっきりした像に転送される。その精度は１０μｍ以下であり，検出器のピクセル・サイズ２５μｍよりもずっと小さくできる。またレンズの色収差を考えると，波長の変化に伴って補正レンズ系の位置を変化させる必要があるが，この値は実は４００ｎｍと９００ｎｍの間で１ｍｍ以下と非常に小さい。従って通常は多チャンネル検出器で一度に測定できる領域が最大５００－１０００ｃｍ－１であることから，受光面上での色収差による像のぼけは無視できる。むしろ検出器の受光面をどれだけ正確にポリクロメータの焦点面に一致させることができるかで測定精度が決まる。この時，ＰＳ－ＰＭＴの移動の自由度としては，焦点を合わせるための前後の移動とあおり２種，分光器の分散方向に正確に合わせるための回転の計４軸が重要である。さらに，有効受光面を適切な位置に置くためのＸＹ方向の平行移動と合わせて，計６軸を再現性良く微調整できるように設計されている。」（５頁２３行～６頁１９行目）
「３．４性能評価
先に述べたようなダーク・カウント数でノイズ・レベルを論じるやり方は，実は適正とはいえない。ラマン装置の性能は，単に分光器や検出器の性能だけできまるものではなく，試料からの散乱光の集光光学系の能率をはじめ，試料に対する入射方法の工夫などがむしろ重要であることも多い。また，ダブル分光器はトリプル分光器よりもずっと明るいので，ダークの絶対値のみから優劣を論じることは危険である。そこで我々は，単結晶シリコンのフォノン・モードの測定による分光器性能の評価法を提案した。今日，純度の高いシリコン・ウエーハを入手することは容易であり，またその５２０ｃｍ－１のピークのスペクトルは試料によらず不変である。従って，以下のような測定を行うことにより，あらゆる装置の実効的な性能比較が可能になると考えられる。
図２の(ａ)と(ｂ)は，Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線による励起で，シリコン(１００)ウエーハの５２０ｃｍ－１付近のピークの測定を行った時の，ＰＳ－ＰＭＴの二次元画像である。(ｂ)は(ａ)の一部を拡大してある。レーザ用のフィルター分光器をわざと取り外し，Ａｒ＋レーザからのプラズマ発光線をも測定するようにしてある。全スペクトル領域で，Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセルすなわち１００μｍ以下である。この広がりは，測定時の入射スリット幅１００μｍ（検出器位置で１２５μｍに相当）と検出器の分解能５２μｍの和よりも小さい。図２の（ｃ)は(ｂ)のデータを用いてＹ方向に５ピクセルずつ加算して得たラマン・スペクトルである。図３と図４は，単結晶シリコンの５２０ｃｍ－１付近のピークについて，試料に入射されるレーザの強度を一桁づつ下げ，同時に測定時間を十倍づつ増大させながら測定した例である。このようにすれば，非常に微弱なラマン信号を再現性良く作り出すことができ，入射光学系を含めた装置を定量的に評価することができる。ここでは入射光学系として顕微集光光学系を用い，ビーム径を試料上で１μｍに絞って測定した。１００倍の対物レンズにより幅１００μｍの入口スリット上に転送される。図３はＰＳ－ＰＭＴを用いた測定結果で，図４には比較のため，ポリクロメータ出口のストレート方向に設置されたＩＰＤＡによる測定結果を示す。ＰＳ－ＰＭＴの場合には図２の時と同様にＹ方向に５ピクセルを加算した。ＩＰＤＡによる測定では，１０μＷ励起の時パルス・ノイズが無視できなくなってきており，１μＷ励起ではノイズのため測定不能になっている。これらはそれぞれ光電子増倍管換算で毎秒０.１カウントと毎秒０.０１カウントの信号強度に対応している。一方，ＰＳ－ＰＭＴでは，１００ｎＷ励起の時には非常に高いＳＮ比で良好なスペクトルが得られており，１０ｎＷ励起の時でも十分なＳＮ比で信号が検出されている。これらはそれぞれ毎秒０.００１カウント，毎秒０.０００１カウントの信号強度に相当している。１０ｎＷ励起のデータからノイズ・レベルは毎秒４－５×１０－５カウントと見積もられる。これは非点収差補正を行わなかった場合に比べて３０乃至６０分の１のノイズになっている。補正のない場合には１μＷ励起でも信号とノイズの強度がほぼ等しくなり，従ってＩＰＤＡの場合とけた違いに高感度というわけではない。このことは従来からの報告と整合している。」（６頁２０行～８頁１４行目）
「」「」２争点１（被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか），争点２（被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか）及び争点３（被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか）
について


当裁判所も，被告製品（ライン照明モード）は，本件発明７～本件発明１０及び本件発明１３の技術的範囲には属せず，一方，被告製品（スポット照明モード）は，本件発明７～本件発明１０及び本件発明１３の技術的範囲に属するものと判断する。その理由は，次のとおりに原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第３，１から３までに記載されたとおりである。
(1)原判決１０３頁１５行目から同１６行目にかけての「明細書」の次に「（本件訂正後のものを含む。）」を加える。
(2)原判決１０７頁６行目から同１１行目までを削り，同２３行目から同２４行目にかけての「読み取らないのであって，」の次に「原告参考図６の」を加える。(3)原判決１０９頁１１行目から同１７行目までを次のとおり改める。「控訴人らは，斜方寄与をも考慮しなければ，共焦点作用の有無を決定することはできない旨を主張する。
しかしながら，スリットと光検出器の読取制限の双方によって，散乱光の斜方寄与が排除されるサンプル上の位置があり得るとしても，そうでないサンプル上の位置もまた多くあり，この後者の位置からの光は，ライン上に分布することになる。そうであれば，光検出器の読取制限をしたところで，この後者の位置からの光を区別して排除できない以上，Ｚ軸方向の分解能が高まるものではない。単に光検出器の読取制限によって排除される散乱光があり得るだけでは足りないのであって，光検出器の読取制限により第二の次元の共焦点作用が生じていなければならないのである。
控訴人らの上記主張は，採用することができない。」
(4)原判決１１０頁７行目の「下から４～８行」を「下から８～４行」に改め，同１８行目の「ＶＯＬ.３５，ＮＯ.７」の次に「，１１６９－１１８５頁」を加える。(5)原判決１１１頁４行目末尾に「また，『列数』は，光検出器の読取幅を，光検出器のピクセルの列数で表したものである。」を加える。(6)原判決１１４頁１行目の「Ｊ.Ｏｐｔ.Ｓｏｃ.Ａｍ.Ａ」の次に「，１７１－１７５頁」を，同７行目の「認められる。〕）」の次に「の９０頁」をそれぞれ加え，同１１行目の「直径」を「直径が」に改め，同１５行目の「乙２９号証」の次に「の４０６５頁」を，同２０行目の「甲２４号証の」の次に「９０頁の」をそれぞれ加える。
(7)原判決１１７頁１３行目の「Ｇ－２」の次に「，Ｇ－２①，Ｇ－２②，Ｇ－２③」を加える。
(8)原判決１１９頁４行目の「及び１０」を削る。３争点４－５(乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無）について事案にかんがみて，まず，争点４－５について検討する。(1)乙１６発明の認定
前記１(2)によれば，乙１６発明は，次のとおりのものと認められる。【ａ】試料にＡｒ＋レーザの５１５ｎｍ線のスポット光を照射して散乱光を得る
手段と，
【ｂ】前記散乱光を分光するトリプル・ポリクロメータ分光器を含む分光光学系
と，
【ｃ】２５μｍ角の各ピクセルを有するＰＳ－ＰＭＴ（位置検出型光電子増倍管）
と，
【ｄ】前記分光されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記ＰＳ－ＰＭＴに通し，前記試料からの散乱光を前記ＰＳ－ＰＭＴに合焦させる手段と，
【ｅ】を具備する超高感度ラマン分光装置であって，
【ｆ】前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，１００μｍ（検出器位置では１２５μｍに相当）の幅の入射スリットにおいて，前記入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して前記入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過し，【ｇ－１】前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向への信号の広がりが３～４ピクセル，すなわち１００μｍ以下であって，前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域で受
ける光が検出され，
【ｇ－２】前記試料からの散乱光が合焦させられる前記ＰＳ－ＰＭＴの前記領域
が前記入射スリットを横切る方向に延在しており，
【ｇ－２①】前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，前記入射スリットにおいて，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過するものであって，前記シリンドリカル・レンズの光学系の働きにより，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じる，前記ＰＳ－ＰＭＴ上での非点収差の補正が行われるものであり，【ｇ－２②】前記試料からの散乱光を集光するレンズは，前記試料にスポット光
を照射するのに用いられておらず，
【ｇ－２③】前記ＰＳ－ＰＭＴが光検出器として用いられている【ｈ】超高感度ラマン分光装置。
(2)本件発明７と乙１６発明との一致点


本件発明７と乙１６発明とを対比すると，乙１６発明の「試料」は本件発明７の「サンプル」に相当し，以下同様に，「スポット光」は「光」に，「散乱光」は「散乱光のスペクトル」に，「前記散乱光を分光するトリプル・ポリクロメータ分光器を含む分光光学系」は「前記スペクトルを分析する手段」に，「２５μｍ角の各ピクセルを有するＰＳ－ＰＭＴ」は「光検出器」に，「超高感度ラマン分光装置」は「分光分析装置」に，「入射スリット」は「スリット」にそれぞれ相当する。乙１６発明は，薄膜と検出器の間で共焦点光学系を形成していることが読み取れるので（２頁３４～３９行目，８頁１６～１７行目，図１，図６），乙１６発明において「前記試料からの散乱光をＰＳ－ＰＭＴに合焦させる手段」（構成ｄ）は，前記試料の所与の面からの散乱光をＰＳ－ＰＭＴに合焦させるとともに，試料の他の面から散乱された光をＰＳ－ＰＭＴに合焦させない手段でもある。したがって，乙１６発明は，構成要件Ｄの「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」を備えている。
また，乙１６発明は，試料からの３～４ピクセルの広がりの散乱光をＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域に合焦させて検出しているから（構成ｄ，ｆ，ｇ－１），構成要件Ｇ－１の「前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され」とは，「前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が」「検出され」るとの限度で一致する。そうすると，本件発明７と乙１６発明は，次の点で一致する。【Ａ】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
【Ｂ】前記スペクトルを分析する手段と，
【Ｃ】光検出器と，
【Ｄ】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と
【Ｅ】を具備する分光分析装置であって，
【Ｆ´】前記光はスリットを通過し，
【Ｇ－１´】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が検出される【Ｈ】分光分析装置。
(3)本件発明７と乙１６発明の相違点
本件発明７と乙１６発明は，次の点で一応相違する（相違点１は欠番）。
ア相違点２
構成要件Ｆについて，本件発明７のスリットは，第一の次元で共焦点作用をもたらすのに対し，乙１６発明の入射スリットは，１００μｍの幅であって，散乱光が，シリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれているものの，第一の次元での共焦点作用をもたらしているかどうか明記がない点。
イ相違点３
構成要件Ｇ－１及びＧ－２について，本件発明７の光検出器の所与の領域は，所与の領域で受ける光が，所与の領域外で受ける光を含まずに，又はこの光と分離して検出され，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されているのに対し，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域は，入射スリットを横切る方向に延在し，試料からの散乱光が合焦させられる領域であるが，この領域外で受ける光を含まずに，又はこの光を分離して検出するのか，また，第二の次元で共焦点作用をもたらしているのかどうか明記がない点。
ウ相違点４
構成要件Ｇ－２①について，本件発明７のサンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれてスリットを通過し，サンプルの所与の面の前記焦点の前又は後で散乱される光は，スリットにおいて焦点を結ばないのに対し，乙１６発明の試料からの散乱光は，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過する構成である点，及び，乙１６発明の試料の所与の面の焦点の前又は後で散乱された光は，入射スリットにおいて焦点を結ばないのかどうか明記がない点。
エ相違点５
構成要件Ｇ－２②について，本件発明７では，サンプルに照射するのとサンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているのに対し，乙１６発明ではそのような構成ではない点。
オ相違点６
構成要件Ｇ－２③について，本件発明７では，光検出器が電荷結合素子であるのに対し，乙１６発明ではＰＳ－ＰＭＴである点。
(4)相違点の判断
ア相違点２について
(ｱ)検討
「結像光学入門」（１９８８）９５～９７頁（甲２０）には，レンズ系により結像したとき光が集中している領域である「エアリーディスク」の直径ｄ，光の波長λ，像側のレンズの分解能を定める指数である開口数「ＮＡ像側」との間に
ｄ＝１.２２λ/ＮＡ像側
との関係があるとの記載がある（９６頁４－２７式）。また，対物レンズの倍率をＭとして，ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×Ｍであると認められ
るから（９７頁４－２８式，４－２９式），
ｄ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側）×Ｍ
となる。
ここで，乙１６発明において，サンプルからスリットまでの倍率Ｍは１００倍であるから（７頁８～９行目），ＮＡ物体側を最大値である１とすると（ＮＡ物体側は空気中では１を超えないから，エアリーディスク径としては最小値が算出される。），Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線のスリット上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，次のとおり，６３μｍである。
ｄｍｉｎ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側max）×Ｍ
＝（１.２２×０.５１５/１）×１００


＝６３［μｍ］
また，ラマン散乱光（ストークス散乱光。以下同じ。）の波長λ´は光源光のレーザの波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成されるスリット上でのエアリーディスク径の最小値は，上記ｄｍｉｎよりも大きい。そして，乙１６発明の入射スリットの幅は，１００μｍであるから（７頁３６行目），スリット幅と，ラマン散乱光によってスリット幅方向で形成されるエアリーディスク径との比は１.５９（１００/６３）よりも大きくなることはない。しかるところ，特開平２－２４７６０５号公報（甲２１）には，「検出器の面積を，その半径がエアリディスクと同じ，または，エアリディスクの２倍まで広げた場合，…３次元分解能をもっていることがわかる。このような光学系は，一様照明落射型蛍光顕微鏡が全く分解をもたなかったｚ方向のみに構造の変化をもつ試料に対しても分解をもつ。」との記載（５頁左上欄６～１２行目）が，甲２２には，「エアリーディスクより２倍広い検出器を有する顕微鏡も，２μｍの分解能で長さ方向の構造を分解することができる。」との記載（１７２頁右欄４９～５１行目）がある。
また，乙２９には，
△ｘ(ＦＷＨＭ)＝０.５１×λ/ＮＡ
との記載があり（４０６５頁左欄），このＮＡはＮＡ像側であると解されるから，△ｘ(ＦＷＨＭ)＝（０.５１×λ/ＮＡ物体側）×Ｍとなる。
これと，エアリーディスクの直径
ｄ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側）×Ｍ
とを比較すると，エアリーディスクの直径は，そのΔｘ（ＦＷＨＭ）の大きさの約２．４倍（１.２２/０.５１＝２.３９２）であると認められる。そして，甲２４には，ＦＷＨＭを１とした場合の直径６の検出ピンホールが回折限界エアリー分布の中に示されているから，ピンホールの大きさがエアリーディスクの直径の２.５倍（６/２.４＝２.５）までは，共焦点作用を有することが示されていると認められる。
そうすると，スリット幅とエアリーディスク径との比が１.５９である乙１６発明においては，乙１６発明の入射スリットにおいて，第一の次元（スリットの幅方向）での共焦点作用がもたらされているものと認められる。したがって，相違点２は，実質的な相違点ではない。
(ｲ)控訴人らの主張に対して
ａ共焦点作用の記載・示唆について
①控訴人らは，乙１６発明は共焦点作用に関するものではなく，乙１６発明の構成で共焦点作用が生じているとしても，それは偶然に生じているにすぎないから，当業者は，乙１６発明の入射スリットにおいて共焦点作用が生じていると認識するものではない旨を主張する。
しかしながら，入射スリットの幅が１００μｍであり，対物レンズの倍率が１００倍であり，光源光の波長が５１５ｎｍであるのは，乙１６に明示的に記載された条件であり，また，共焦点作用が生じているか否かは，これら条件に基づき算式を用いて自動的に導かれるものであるから，共焦点作用の存在は，乙１６発明から当然に導かれる事項にほかならない。そして，スリットを備えた１次元空間フィルタ自体及びこのようなスリットを備えた１次元空間フィルタが共焦点作用をもたらすことは，本件特許の優先日前の技術常識である。そうであれば，乙１６に接した当業者は，乙１６発明の入射スリットにおいて共焦点作用が生じていると認識するものである。
控訴人らの上記主張は，採用することができない。
②控訴人らは，乙１６発明の入射スリットが，波長分解能の調整を行うものであり，そのことが技術常識である一方で，その入射スリットが共焦点作用をもたらすことは技術常識ではないことを前提とする主張をするが，その前提が採用し得ないことは，上記①に認定判断のとおりである。波長分解能の調整を行うスリットであるからといって共焦点作用が否定されるわけではなく，両者は両立し得るものである。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
ｂシリンドリカル・レンズの作用について
控訴人らは，乙１６発明のシリンドリカル・レンズの作用によって，乙１６発明の入射スリットにおいては共焦点作用が生じていない旨を主張する。乙１６発明では，試料からの散乱光は，非点収差（加工精度等によりレンズの直交する軸の焦点距離が違う現象）を補正するために，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズ（円柱状の屈折面を持つレンズ）の光学系を介して，入射スリットの長さ方向（Ｙ軸方向）において焦点距離を調整されて，入射スリットを通過する。これは，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じるＰＳ－ＰＭＴ（位置検出型光増倍管）上におけるＹ軸方向の非点収差を，シリンドリカル・レンズの光学系によって敢えて与えられたＹ軸方向での非点収差により，解消させるものであると解される。そうすると，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズが存在する限りは，それによって，エアリーディスクがスリットの長さ方向に楕円状となっていることとなり，スリットの長さ方向には焦点を結んでいるとはいえないことになる。しかしながら，乙１６発明のシリンドリカル・レンズは，スリットの幅方向に非点収差を与えているものではないのであり，試料からの散乱光は，スリットの幅方向には焦点を結んでいる。そして，この場合のエアリーディスク径の短径（幅方向）は，上記イにおいて算定した数値を下回るものではないと認められるから，やはり，第一の次元の共焦点作用は生じているものと認められる。したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
ｃ原審での主張について
控訴人らは，上記(ｱ)でのエアリーディスク径を，


ｄｍｉｎ＝（１.２２×０.５１５/１）×１００＝６３［μｍ］と算定したことに対し，①λ＝０.５１５は光源光の波長であるから，上記計算式のうちの（１.２２×０.５１５/１）は，原判決別紙原告参考図１０－１及び同１０－２の「ＡＤ１」（サンプルの位置上のエアリーディスク径）を求めたことになり，②また，倍率Ｍ＝１００は，サンプルからスリットまでの倍率であるから，上記計算式１．２２×０.５１５／１×１００は，「明るい領域２」（ＡＤ１に対応するスリット上の領域）の大きさを求めたものであると主張する。しかしながら，上記計算式は，サンプルからの散乱光のスリット上のエアリーディスク径を求めるに当たり，より小さなエアリーディスク径が算出される数値として，乙１６に明示されたものを用いたにすぎないのであり，用いた数値に対応する箇所の径を算定したものではない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
イ相違点３について
①乙１６には，「前段フィルタ・ステージの差分散型ダブル分光器は５０ｃｍと比較的長い焦点距離を持ち，低波数側でのレイリー散乱光などの除去率が良いと考えられる。後段のポリクロメータは入射側が５０ｃｍ，出射側が６０ｃｍの焦点距離の集光系を用いている。」と記載されていることから（５頁２５～２８行目），乙１６発明において，入射スリットの位置から光検出器の位置までの倍率は，１.２倍（６０ｃｍ/５０ｃｍ）であると認められる。よって，Ａｒ
＋レーザの５１５ｎｍ線
の光検出器上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，７６μｍ（６３μｍ×１.２）である。また，ラマン散乱光の波長λ´は光源光の波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成される光検出器上でのエアリーディスク径の最小値は，ｄｍｉｎよりも大きくなる。他方，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴ検出器での読取り幅は，１２５μｍ（２５μｍ×５ピクセル）であるから（６頁１行目，６頁末行～７頁２行目，図２の説明文），光検出器の読取り幅と，ラマン散乱光によって光検出器上で形成されるエアリーディスク径との比は１.６４（１２５μｍ/７６μｍ）よりも大きくなることはない。そして，上記(1)イに照らして，光検出器の読み取り幅がエアリーディスクの大きさの２.５倍までの場合には，共焦点作用がもたらされるものといい得る。
②また，乙１６には，「入口スリット上の点光源は，出口スリット上でスリットの長さ方向（以下Ｙ方向と呼ぶ）に線状に広がるが，光の分散方向（以下Ｘ方向と呼ぶ）に対しては焦点が得られている」（４頁１８～２０行目），「単チャンネルの検出器や一次元検出器の場合には，このようなＹ方向への像の広がりは，検出器の受光面の広がりの範囲内に納まってさえいれば，これを全て積算できるので問題はない。しかし二次元検出器の場合にはこのことは装置全体の感度限界を考える上で重要である。二次元検出ではＹ方向に信号を積算して，Ｘ方向の一次元検出器に変換して使用する。」（４頁２７～３１行目），「スペクトルのＹ軸方向への広がりを極端にせばめることができたとしたら，チャンネルあたりのノイズは著しく減少するはずである。たとえばＹ軸方向への広がりを５ピクセル以下にすることができれば，チャンネルあたり毎秒５－１０×１０－５カウントのノイズ・レベルとすることができ，ＩＰＤＡやＣＣＤにおける０.００１－０.０１カウントのパルス・ノイズも存在しないことから，極限的な微弱光の高感度ラマン分光が可能となる。」（５頁１７～２２行目），「非点収差補正光学系の調整が完全に行われると，入口スリットのところでのグリッドの像がそのまま検出器の位置ではっきりした像に転送される。その精度は１０μｍ以下であり，検出器のピクセル・サイズ２５μｍよりもずっと小さくできる。」（６頁６～９行目）「全スペクトル領域で，Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセルすなわち１００μｍ以下である。この広がりは，測定時の入射スリット幅１００μｍ（検出器位置で１２５μｍに相当）と検出器の分解能５２μｍの和よりも小さい。図２の（ｃ)は(ｂ)のデータを用いてＹ方向に５ピクセルずつ加算して得たラマン・スペクトルである。」（６頁３５行～７頁１行目）との記載がある。
したがって，乙１６発明では，スリットの長さ方向（Ｙ軸方向）に広がる光を非点収差補正光学系で光検出器の位置で結像させ，ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域のみを加算しているから，「光検出器の所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに」「所与の領域は第一の次元（Ｘ軸方向）を横切る第二の次元（Ｙ軸方向）で共焦点作用をもたらすように形成されて」いるといえる。③なお，乙１６発明は，非点収差補正光学系の調整により，Ｙ方向への信号の広がりを３～４ピクセルに抑えている。これは，回折格子（グレーティング）を使用した分光器では，反射型光学素子を使わざるを得ないために非点収差が発生し，二次元検出器上でＹ方向への像の広がりが大きくなってしまうので，Ｙ方向に信号を積算する（ビンニング）ところ，ビンニングによりノイズを大量に取り込んでしまうと感度が低下するという問題が発生するために，非点収差を補正して，ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるよう構成したものである（４頁１０行～５頁２行目）。このビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるという効果は，直接には，非点収差補正光学系の調整から生じるものであるが，ピンホールを用いた場合とは異なり，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴは，Ｙ軸方向の５ピクセルの領域以外の領域においても光を受け得る構成となっているから，上記領域外で受ける光を含まずに，又はこの光を分離して検出する構成になっているといえる。④以上から，相違点３は実質的な相違点ではない。
ウ相違点４について
(ｱ)検討


乙３１には，「凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために，ＣＣＤカメラの前に円柱レンズ（図１に図示されない）が用いられた。」との記載があるほか（乙３１の２２０頁左欄３１～３４行目〔訳文２頁７～９行目〕），シリンドリカル・レンズを分光器の内部に配置する構成も周知の事項であるといえ（乙４２の１０５４頁右欄２５行～１０５５頁左欄７行目，Ｆｉｇ．１，乙４３の上欄１～２行目，乙４４の４５５頁左欄２３～２８行目，ＦＩＧ.１，乙４５の第２図），シリンドリカル・レンズの位置を，スリットの前後のどこに配置するかは，当業者にとって設計的事項というべきものであり，スリットの前に配置する構成をしたことによる格別の効果も認め難い。
そして，シリンドリカル・レンズの位置を分光器の後で光検出器の前に移動させた場合，乙１６発明において，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて入射スリットを通過し（入射スリットでスポットとしての焦点に絞り込まれていなければ，光検出器の前に配置されたシリンドリカル・レンズによって非点収差を補正することができないのであるから，必然的な変更である。），分光器によって生じたＹ軸方向の非点収差がシリンドリカル・レンズによって解消させられて光検出器に合焦されることになる。また，入射スリットにおいて共焦点作用を有する乙１６発明において，観測したい試料の面に焦点を合わせれば，試料の所与の面の焦点の前又は後で散乱された光が入射スリットにおいて焦点を結んでいないことは自明である。そうすると，相違点４は，容易に想到し得るといえる。
(ｲ)控訴人らの主張に対して
控訴人らは，当業者が乙１６発明のシリンドリカル・レンズを入射スリットの手前から光検出器の手前に配置する構成に変更するには阻害要因がある，又は積極的な動機付けはない旨を主張する。
しかしながら，上記(ｱ)のとおり，乙１６発明においてシリンドリカル・レンズをどこに配置するかは設計事項にすぎないものと認められる。そして，控訴人らがるる指摘する事項自体も，いずれも設計事項にすぎないものであり，当業者が，乙１６発明の入射スリットの位置を変更することを妨げるものではない。したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
エ相違点５について
(ｱ)検討
乙３０の図（３０２頁）及び乙３１の図（２１９頁）には，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いていることが記載されており，このようなことは，本件特許の優先日前の周知技術であったと認められる。そして，構成を簡単にするという十分な動機付けも存するから，相違点５に係る構成は，当業者にとって容易想到であったと認められる。控訴人らは，構成を簡単にするという動機付けの記載が先行文献にない旨を主張するが，このような動機付けは，技術分野を超えた普遍的要請であるから，先行文献にて示唆されるまでの必要性はない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
(ｲ)控訴人らの原審での主張に対して
控訴人らは，試料にレーザを照射するのと，当該試料からの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いるようにしたとすると，どのようなミラーを用いたとしても，当該ミラー散乱光が当該ミラーによってある程度ブロックされることになって，極限的な微弱光の高感度ラマン分光の実現の障害となるから，阻害事由がある旨を主張する。
しかしながら，ラマン分光装置は，一般に微弱光を対象としているが，照射用レンズと集光用レンズを共用している乙３０及び乙３１のラマン分光装置は，いずれも，ラマン散乱光がミラーを透過する構成にはなっておらず，乙１６発明のミラーの配置（ミラーを透過するラマン散乱光を一部にした構成）が，極限的な微弱光の高感度ラマン分光を実現するための必須の構成であるとはいえず，ラマン散乱光がミラーを透過するか否か，どのように透過させるか，あるいはミラーをどのように配置するかは，ラマン分光装置の用途，精度，目的等に応じて適宜になすべきことといえる。
そうすると，ミラーがラマン散乱光の透過を妨げることがあるとしても，そのことは，乙１６発明において，上記周知技術を適用して相違点５に係る本件発明７の構成にすることを阻害するとはいえない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
オ相違点６について
乙１６発明では，光検出器としてＰＳ－ＰＭＴ検出器が用いられているが，これは，デジタル検出器であるＰＳ－ＰＭＴが，ＣＣＤのようなアナログ検出器とは異なり，宇宙線ノイズが入ったとしてもそのエネルギーに比例した応答がされるわけではなく，１カウントと数えられるだけであるため，超微弱信号の検出の目的に沿っているからである（３頁１２行～４頁６行目）。
乙１６発明では，上記のとおり，非点収差を補正して，ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるものであるが（４頁１０行～５頁２行目），ＣＣＤの場合にノイズの値がそれほど大きいとされているわけではない（表１）。かえって，乙１６には，「但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくる」との記載（４頁６～８行目）がある。
以上に照らすと，乙１６発明において，ＰＳ－ＰＭＴに代えてＣＣＤ検出器を採用することは，当業者にとって容易に想到できることであると認められる。控訴人らは，乙１６発明の目的はＰＳ－ＰＭＴを用いなければ達成できない旨を主張するが，上記記載に照らして，採用することはできない。
カまとめ
以上のとおり，相違点２及び相違点３は実質的な相違点ではなく，相違点４，相違点５及び相違点６に係る構成は，当業者にとって容易想到であったと認められる（相違点１は欠番である。）。
したがって，本件発明７は，乙１６発明に基づいて容易に想到することができるから，進歩性を欠如する。
４争点５（本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか）について
(1)本件発明８につき


乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域が細長いことが明らかであるから（構成要件Ｉは，その方向を限定しているものではない。），本件発明８と乙１６発明とは，構成要件Ｉについて一致する。上記３(4)のとおり，本件発明７は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｊも，容易に想到し得る。
そうすると，本件発明８は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(2)本件発明９につき
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴの５ピクセルの細長い領域は，入射スリットを横切る方向に延在しているから（構成要件ｇ－２），本件発明９と乙１６発明とは，構成要件Ｋにおいて一致する。
上記３(4)及び上記（1）のとおり，本件発明７及び本件発明８は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｌも，容易に想到し得る。そうすると，本件発明９は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(3)本件発明１０につき
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴはピクセルのアレイを備えたものであることが明らかであるから，本件発明１０と乙１６発明とは，構成要件Ｍにおいて一致する。上記３(4)及び上記(1)（２）のとおり，本件発明７，本件発明８及び本件発明９は，いずれも乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｎも，容易に想到し得る。
そうすると，本件発明１０は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(4)本件発明１３につき
乙１６発明は超高感度ラマン分光装置であるから（構成要件ｈ），本件発明１３と乙１６発明とは，構成要件Ｏにおいて一致する。
上記３(4)及び上記(1)（２）(3)のとおり，本件発明７，本件発明８，本件発明９及び本件発明１０は，いずれも乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｐ（本件発明７～本件発明１０に係る部分に限る。）も，容易に想到し得る。そうすると，本件発明１３（本件発明７～本件発明１０を引用する部分に限る。）は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(5)まとめ
本件発明８～本件発明１０及び本件発明１３（本件発明７～本件発明１０を引用する部分に限る。）は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，いずれも，進歩性を欠如する。
５訂正の再抗弁について
(1)時機に後れた攻撃防御方法の主張について
被控訴人は，控訴人らによる後記(2)の新たな訂正の再抗弁の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張するが，控訴人らによる当該主張は既に提出済みの証拠関係に基づき判断可能なものであるから，訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。
したがって，新たな訂正の再抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2)訂正審判請求又は訂正請求の必要性につき
ア控訴人らの主張
控訴人らは，当審における新たな主張として，原判決が認めた乙１６発明に基づく進歩性欠如による無効を理由とする特許法１０４条の３に基づく抗弁（以下「無効の抗弁」という。）に対して，訂正の再抗弁を主張し（以下「新たな訂正の再抗弁」という。），本件訂正後の特許請求の範囲の請求項７に「前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。」とあるのを「前記光検出器は電荷結合素子であり，前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であることを特徴とする分光分析装置。」に訂正する（請求項７の記載を引用する請求項８～１３も同様に訂正する。）とともに，訂正明細書５頁１７行～６頁２行目に「前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」とあるのを「前記光検出器は電荷結合素子であり，前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」に訂正すると述べる。
そして，控訴人らは，訂正の再抗弁として，当該訂正により原判決が認めた無効理由が解消することと，被告製品が訂正後の本件発明の各構成要件を充足することを主張するが，訂正の再抗弁を主張するに際して訂正審判請求又は訂正請求（以下｢訂正請求等｣という。）を行っている必要性はなく，訴訟の当事者（特許権者）が訂正請求等を行いたくても行えないような場合に訂正の再抗弁を認めないとすれば，当該当事者の権利を不当に害することになると主張する。そこで，以下検討する。
イ訂正請求等の必要性について
特許権侵害訴訟において，被告による抗弁として特許法１０４条の３に基づく権利行使の制限が主張され，その無効理由が認められるような場合であっても，訂正請求等により当該無効理由が回避できることが確実に予想されるようなときには，｢特許無効審判により無効とされるべきものと認められる｣とはいえないから，当該無効の抗弁の成立は否定されるべきものである。そして，無効理由の回避が確実に予測されるためには，その前提として，当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから，訂正の再抗弁の主張に際しても，原則として，実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。


仮に，訂正の抗弁を提出するに当たって訂正審判等を行うことを不要とすれば，以下のような弊害が生じることが予想される。すなわち，①当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり，訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず，法的関係を複雑化させ，当事者の予測可能性も害する。②訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には，訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから，対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり，特許権者は，一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら，他方では当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。
したがって，訂正の再抗弁の主張に際しては，実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟上必要であり，訂正請求等が可能であるにもかかわらず，これを実施しない当事者による訂正の再抗弁の主張は，許されないものといわなければならない。なお，無効の抗弁が，実際に無効審判請求をしなくても主張できると解される一方で，訂正の再抗弁は，実際に訂正審判等をする必要が求められるわけであるが，これは，無効の抗弁が，客観的根拠を有する証拠等に基づいて主張する必要があるのに対し，訂正の再抗弁は，所定の要件さえ満たせば特許権者において随意の範囲にて主張することが可能であることに由来する相違であって，両者の扱いに不合理な差別があるわけではない。
ただし，特許権者が訂正請求等を行おうとしても，それが法律上困難である場合には，公平の観点から，その事情を個別に考察して，訂正請求等の要否を決すべきである。その理由は以下のとおりである。
ウ例外となる背景事情
平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）においては，特許無効審判が特許庁に係属している場合，当該無効審判に係る審決取消訴訟を提起した日から起算して９０日の期間内に限り，訂正審判請求ができるとし（旧特許法１２６条２項），裁判所は，当該訂正に係る特許を無効審判において審理させることが相当であると認めるときには，事件を審判官に差し戻すことができると定めていた（旧特許法１８１条２項）。これらの規定は，裁判所から特許庁への柔軟な差戻しを認めるとともに，特許権者において，当該審決に示された判断を踏まえて合理的な期間内に無効理由を回避する訂正をし，特許庁において，改めて訂正後の特許の有効性を判断することにより，特許発明の保護を図るという利点をもたらす一方で，特許権者が訂正審判請求を繰り返すことにより，審理又は審決の確定が遅延するという問題点を有していた。そこで，平成２３年法律第６３号による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）は，審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止し（旧特許法１８１条２項の削除，新特許法１２６条２項），併せて，無効審判手続における審決予告制度（新特許法１６４条の２第２項）を導入し，特許権者において，無効審判請求に理由があるとする予告審決を踏まえて訂正請求をすることを可能とした（新特許法１３４条の２第１項，１６４条の２第２項）。したがって，新特許法下においては，裁判所に審決取消訴訟に提訴され，これが係属している間，審理の迅速かつ効率的な運営のために，特許権者が訂正請求等を行うことは困難となったものである。
また，旧特許法下においても，例えば，特許権侵害訴訟において被告が無効の抗弁を主張するとともに，同内容の無効審判請求を行った後に，被告が，新たな無効理由に基づく無効の抗弁を当該侵害訴訟で主張することが許され，その無効理由については無効審判請求を提起しないような例外的な場合は，既存の無効審判請求について訂正請求が許されない期間内であれば，特許権者において，新たな無効理由に対応した訂正請求等を行う余地はないことになる（新特許法下においても同様である。）。
以上のような法改正経緯及び例外的事情を考慮すると，特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には，公平の観点から，その事情を個別に考察し，適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには，当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである。そこで，上記特段の事情について具体的に検討する。
エ本件における具体的事情
ａ控訴人らは，平成２２年１１月１６日，本訴を提起したところ，被控訴人は，平成２３年１２月２２日原審第６回弁論準備手続期日において，乙１６発明に基づく進歩性欠如を含む無効の抗弁を主張し，同日付けで控訴人らはこれに反論した。その後，控訴人レニショウは，平成２４年７月３日，本件訂正審判請求をし，同年９月１１日，本件訂正を認める審決が行われ，控訴人らは，平成２４年９月１８日，原審において本件訂正に基づく訂正の再抗弁を主張した。さらに，被控訴人は，平成２４年１１月５日，特許無効審判請求（無効２０１２－８００１８３号）をし，平成２５年７月２日，無効不成立の審決が行われたことから，これに対する審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２５年(行ケ)第１０２２７号）を提起した。その後，平成２５年８月３０日，乙１６発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を認めた原判決が行われ，控訴人らの請求が棄却された。
これに対し，控訴人らは，控訴を提起するとともに，当審における主張として新たな訂正の再抗弁を主張した。
ｂ以上の経緯によれば，現時点において，知的財産高等裁判所に上記審決取消訴訟が係属中である以上，特許権者である控訴人レニショウは，訂正審判請求及び訂正請求をすることはできない（特許法１２６条２項。同法１３４条の２第１項参照。）。
しかしながら，控訴人らが，当審において新たな訂正の再抗弁を行って無効理由を解消しようとする，乙１６発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効理由は，既に原審係属中の平成２３年１２月２２日に行われたものであり，その後，控訴人レニショウは，平成２４年７月３日に本件訂正審判請求を行ってその認容審決を受けている。また，被控訴人が平成２４年１１月５日に乙１６発明に基づく進歩性欠如を無効理由とする無効審判請求を行っていることから，控訴人レニショウは，その審判手続内で訂正請求を行うことが可能であった。さらに，新たな訂正の再抗弁の訂正内容を検討すると，本件発明である共焦点分光分析装置として通常有する機能の一部を更に具体的に記載したものであって，控訴審に至るまで当該訂正をすることが困難であったような事情はうかがわれない。


平成２７年９月３日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２６年（行ケ）第１０２０１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年７月９日
判     決
原          告        ＪＦＥス   チール   株式会   社
同訴訟代理人弁護士        近藤惠嗣
同              前田将貴
被        告        新日鐵   住金株   式会社同訴訟代理人弁護士      増    井      和    夫同              橋    口      尚    幸同              齋    藤      誠二    郎
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８００２１４号事件について平成２６年７月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)住友金属工業株式会社（以下「住友金属工業」という。）は，平成１３年８月３１日，発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願（特願２００１－２６４５９１号）をし，平成１６年８月６日，設定の登録（特許第３５８２５０４号）を受けた（請求項数７。甲９。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）。被告は，平成２４年１０月１日，住友金属工業を吸収合併し，本件特許権を承継取得した（乙１）。(2)原告は，平成２５年１１月８日，本件特許の請求項１ないし７に係る発明について特許無効審判を請求し，無効２０１３－８００２１４号事件として係属した。
(3)被告は，平成２６年２月７日，本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした（乙６，７。以下「本件訂正」という。）。
(4)特許庁は，平成２６年７月２４日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年８月１日，原告に送達された。(5)原告は，平成２６年８月２９日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の発明
本件訂正前の特許請求の範囲は，次のとおりである。以下，請求項１ないし７に係る発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明７」といい，併せて「本件発明」という。また，本件発明に係る明細書（甲９）を「本件明細書」という。
【請求項１】
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛または亜鉛系合金のめっき層を鋼板表面に有することを特徴とする７００～１０００℃に加熱されてプレスされる熱間プレス用鋼板。
【請求項２】
前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項１記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項３】
前記めっき層の片面当たりの付着量が９０ｇ／㎡以下である請求項１または２記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項４】
前記めっき層を鋼板表面に直接設けた熱間プレス用鋼板であって，該めっき層におけるＦｅ含有量が８０質量％以下である請求項１ないし３のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項５】
前記鋼板のＣ含有量が０．１％以上，３．０％以下である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項６】
前記鋼板が７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項７】
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛または亜鉛系合金のめっき層を鋼材表面に有することを特徴とする７００～１０００℃に加熱されてプレスされる熱間プレス用鋼材。
(2)本件訂正発明
本件訂正のうち，訂正事項１は，本件訂正前の請求項１において，「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」と訂正するものであり（以下「本件訂正１」という。），訂正事項１７は，本件訂正前の請求項７において，「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」と訂正するものである（以下「本件訂正１７」という。）。本件訂正後の特許請求の範囲は，次のとおりである。以下，請求項１ないし７に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明７」といい，併せて「本件訂正発明」という。また，本件訂正発明に係る明細書（乙７）を「本件訂正明細書」という。なお，下線は本件訂正に係る部分である。
【請求項１】
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層を鋼板表面に有することを特徴とする７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板。
【請求項２】
前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項１記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項３】
前記めっき層の片面当たりの付着量が９０ｇ／㎡以下である請求項１または２記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項４】
前記めっき層を鋼板表面に直接設けた熱間プレス用鋼板であって，該めっき層におけるＦｅ含有量が８０質量％以下である請求項１ないし３のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項５】
前記鋼板のＣ含有量が０．１％以上，３．０％以下である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項６】
前記鋼板が７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項７】
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層を鋼板表面に有することを特徴とする７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼材。
３本件審決の理由の要旨


(1)本件審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりである。要するに，①本件訂正はいずれも適法であるから，本件特許に係る発明は，本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし７に記載された事項により特定される本件訂正発明である，②本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載には特許法３６条６項１号（以下「サポート要件」という。）及び２号（以下「明確性要件」という。）違反はなく，本件訂正明細書の記載には平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項（以下「実施可能要件」という。）違反はない，③本件訂正発明は，特開２００１－３５３５４８号公報（甲８。以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一ではないから，特許法２９条の２の規定に違反して特許されたものではない，などというものである。
(2)本件審決が認定した先願明細書に記載された発明（以下「先願発明」という。）は，次のとおりである。
以下の重量組成をもつ
炭素：０．１５％－０．２５％
マンガン：０．８％－１．５％
ケイ素：０．１％－０．３５％
クロム：０．０１％－０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％－０．０１％
鋼板に亜鉛被膜が両面に連続的にメッキされ，成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し，プレス成形で焼入れする鋼板。
(3)本件訂正発明１と先願発明との対比
本件審決が認定した本件訂正発明１と先願発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア一致点
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層を鋼板表面に有する９５０℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス鋼板
イ相違点
「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えためっき層」に関し，本件訂正発明１では，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」であるのに対し，先願発明では，「亜鉛被膜」である点（以下「相違点Ａ」という。）
４取消事由
(1)訂正要件違反の看過（取消事由１）
(2)明確性要件，サポート要件又は実施可能要件の判断の誤り（取消事由２）(3)本件訂正発明と先願発明の同一性判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（訂正要件違反の看過）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，本件訂正１及び１７は，本件明細書の【００３８】，【００４０】の記載によれば，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり，特許法１３４条の２第９項において準用する特許法１２６条５項に適合する，と判断した。
(2)訂正が，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる。
しかしながら，①本件訂正１及び１７では，特許請求の範囲の減縮に伴って，本件明細書の【表５】の実施例８例のうち，過半数である５例を参考例に変更し，しかも，参考例として除かれた本件訂正前の実施例は，本件発明の代表的な実施例であること，②本件明細書において，上記の実施例８例は，いずれも単に，「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の例示にすぎず，特定のめっき層の奏する作用効果についての記載はないから，参考例に対応する構成（亜鉛めっき層，亜鉛－鉄めっき層，亜鉛－アルミニウムめっき層）を特許請求の範囲から除外して，本件訂正発明の特許請求の範囲に列挙された合金めっき層に限定する理由も，かかる限定を示唆する技術的事項も，本件明細書には全く記載されていないこと，③列挙された元素から任意の元素を選択することが特許請求の範囲の減縮に当たるとしても，当該元素を選択するという技術思想が本件明細書に記載されていない以上，本件訂正によって除外された部分を除いた発明が独立した発明として本件明細書に記載されていたとはいえないことが認められる。
以上の事実に照らせば，本件においては，付加される訂正事項が当該「明細書又は図面に明示的に記載されている場合」であるとは判断できない特段の事情が存在するというべく，本件訂正１及び１７は新たな技術思想を持ち込むものであるから，本件訂正を認めた本件審決には，特許法１２６条５項の解釈，適用を誤った違法があり，この誤りは審決の結論に影響を及ぼす。
〔被告の主張〕
(1)本件特許の技術思想は，亜鉛又は亜鉛系合金めっき層を設けた鋼板を熱間プレスすると優れた熱間プレス鋼板になるということであって（本件明細書の【０００２】～【００２０】，【００２８】），その「亜鉛系合金めっき層」を，本件訂正明細書に記載された一部の合金のめっき層のみに限定しても，その技術思想は本件訂正前の請求項と変わることはないのであって，本件訂正１及び１７によって新たな技術思想を持ち込むものではない。
そして，「亜鉛系合金めっき層」を設けた鋼板について，７００～１０００℃に加熱して熱間プレスを施すという事項そのものが，本件特許出願前の当業者の技術常識から容易に導かれることのなかった新規かつ進歩性の認められる発明である。また，本件明細書の【００３８】，【００４０】には，本件訂正１及び１７により請求項１及び７に付加された要件であるいずれの亜鉛めっき層についても，本件発明が実施できることが開示され，さらに，その熱間プレスによって優れた熱間プレス部材となるという作用・効果も，本件発明１及び７と本件訂正発明１及び７とで何ら変わることはない。このように，本件訂正の前後で，発明の構成も作用効果も全く変わっていないのであるから，本件訂正１及び１７は新規事項を導入するものではない。
(2)原告の主張について
ア原告の主張(2)①について


実施例を参考例に変更した訂正は，「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を「亜鉛系合金のめっき層」の組成を限定するとの請求項１及び７の訂正に伴って必然的に行われることになった明細書の記載を形式的に整えるための変更にすぎず，訂正内容が新規事項の導入に該当するか否かとは関係がない。また，原告は，除かれた実施例の個数と当該実施例が「代表的」な実施例である点を問題にしているが，参考例に訂正された本件訂正前の実施例と，本件訂正後も実施例として残った例との間には，「代表的」か「付随的」かなどという差異はない。
イ原告の主張(2)②について
亜鉛系合金めっき層の構成を本件訂正１及び１７で限定した後の請求項１及び７と，本件訂正前の請求項１及び７は，発明の構成（課題解決手段）及び作用効果において，全く変わるところはない。そして，明細書に開示された発明のうち，どの部分を請求項として権利主張するかは出願人が自由に選択できる事項であり，その選択において，当該一部を選んで請求項とする理由が明細書に記載されていることは，訂正の要件とされていない。
ウ原告の主張(2)③について
本件明細書の【００３８】，【００４０】には，本件訂正後の請求項１及び７の限定された亜鉛系合金めっき層の鋼板について，本件発明が実施可能であることが明記されており，それぞれの組成の亜鉛系合金めっき層に対する発明は，独立した発明として本件明細書に明記されている。そして，前記イのとおり，明細書に記載された発明のうち，どの部分を請求項として権利主張するかは出願人が自由に選択できる。その選択において，当該一部を特に選ぶ理由が明細書に記載されている必要はない。本件明細書の【００３８】，【００４０】に列記されたいずれの亜鉛系めっき層についても，７００～１０００℃に加熱して熱間プレスを施すと優れた熱間プレス鋼板となる，という点は同じであり，いずれの亜鉛系めっき層であっても，それに熱間プレスを施すということ自体が新規性・進歩性のある発明である。２取消事由２（明確性要件，サポート要件又は実施可能要件の判断の誤り）
について
〔原告の主張〕
本件審決は，以下のとおり，特許請求の範囲の明確性要件の判断を誤り，仮にそうでないとしてもサポート要件及び明細書の実施可能要件の判断を誤っている。これらは，どれ一つをとっても，審決の結論に影響を及ぼすものである。
(1)明確性要件違反について
本件審決は，本件訂正発明において，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，７００～１０００℃に加熱される熱間プレスの加熱前に形成されていてもよく，あるいは，ある程度形成されていて当該熱間プレス加熱時に形成が進んでもよく，さらには，当該熱間プレスの加熱により形成されていてもよいのであって，換言すれば，その形成（完了）は，熱間プレス直前までに行われていればよいとみることが自然であるから，本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照すれば，酸化皮膜の形成時期は明確であると判断した。
しかし，本件訂正発明の「熱間プレス用鋼板」は，言葉の普通の意味に基づけば，常温において取引される鋼板であると解される。そうすると，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，「熱間プレス用鋼板」が備えるべき構成要件であるから，特許請求の範囲に明確性要件違反がないという結論に至るためには，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，遅くとも熱間プレスのための加熱が始まる前に存在することが必要であると解すべきである。しかるに，本件訂正明細書には，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期を明らかにする記載がない。また，本件訂正明細書の【００１８】，【００４２】，【００４３】，【００６４】の記載を考慮しても，「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた」という構成要件が熱間プレスのための加熱前に充足されていなくてもよいという解釈を一義的に導き出すことはできない。
したがって，本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は，明確性要件に反するから，この点を否定した本件審決は取消しを免れない。
(2)サポート要件違反について
本件訂正発明の特許請求の範囲には，「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた」と記載されているところ，本件訂正発明において，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は解決手段であり，「耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用鋼材を提供すること」（【００１４】）が解決課題である。しかるに，本件訂正明細書の【００１７】，【００１９】によれば，亜鉛の蒸発を防止したのは合金化であって，亜鉛の酸化皮膜ではない。本件訂正明細書の【００１８】には，「めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されていることが判明した。」と記載されているが，本件訂正明細書には，この結論の根拠となる事実は全く記載されていない。本件訂正明細書の【表５】において，「加熱後外観」の列に「均一酸化皮膜形成」との記載はあるが，上記の亜鉛の蒸発を防止する合金化の事実と矛盾するものでも，これを否定するものでもないから，亜鉛の蒸発に先立って亜鉛の酸化皮膜が形成されたか否かは不明である。そして，酸化皮膜の形成（完了）は熱間プレス直前までに行われていればよいとの本件審決の認定に従った場合，７００～１０００℃に加熱されることによって酸化皮膜が形成されるとしても，同時に合金化も進むはずであるから，亜鉛の蒸発を防止したのが合金化なのか，酸化皮膜なのかは不明といわざるを得ない。
また，被告がサポート要件を充足する根拠として引用する本件訂正明細書の【表２】，【表３】，【表４】，【表５】のＮｏ．５は，いずれも合金化溶融亜鉛めっき層である上，本件訂正発明の実施例ではなく，参考例にすぎない。また，【表５】のＮｏ．２，３，８については，加熱後外観が「均一酸化皮膜形成」と記載されているだけであり，酸化皮膜が形成されることによって亜鉛の蒸発が防止されたことは記載されていない。
そうすると，本件訂正明細書には，酸化皮膜が亜鉛の蒸発を防止することによって課題が解決されたことを根拠付ける記載がなく，本件訂正発明に係る特許請求の範囲はサポート要件を欠く。
(3)実施可能要件違反について
ア酸化皮膜の形成条件が不明であること
甲１０の明細書は，本件訂正明細書に酷似するが，甲１０における実施例は，熱間プレスのための加熱前に酸化皮膜を形成しており，これに対して，甲１０の比較例２，３，４及び２３は，加熱前に酸化皮膜を形成する工程を経ていないために，９００℃，８分間の加熱によって茶変や粉化物が生じ，本件訂正発明の課題が解決されないことになる。


ところで，本件審決は，加熱前に酸化皮膜が形成されていない「熱間プレス用鋼板」であっても，熱間プレスのための加熱によって，熱間プレス直前までに「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成されていれば，当該「熱間プレス用鋼板」は，本件訂正発明の構成要件を充足すると認定した。この結論に従えば，加熱前には同一の「熱間プレス用鋼板」であっても，加熱条件（温度，時間）によって，本件訂正発明となる場合もならない場合もあることになるところ，甲１０の比較例２，３，４及び２３は，本件訂正発明とならない場合を示している。しかし，本件訂正明細書には，加熱条件をどのように決定すれば，プレス直前までに，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成されるかが不明であるから，本件訂正明細書の記載には実施可能要件違反がある。
本件審決は，この点について，本件訂正発明では，「通常想定されるケースよりは高温（例えば９００℃以上）あるいは長時間（例えば５分以上）で加熱される場合」，すなわち，「充分すぎるあるいは過度な加熱が行われる場合」を考慮しておらず，甲１０の比較例２３のような加熱がされることを想定していないから，この比較例２３の結果と本件訂正明細書の【表５】の結果を比較すること自体に無理がある旨認定した。
しかし，本件訂正明細書において，例えば，参考例１では，９５０℃×５分加熱と記載されているから，本件訂正発明において，９００℃以上，５分以上の加熱が考慮されていないとはいえないし，この参考例１の温度及び加熱時間と，甲１０の比較例の９００℃×８分加熱のいずれが「充分すぎるあるいは過度な加熱」になるのかは不明であるから，甲１０の比較例の９００℃×８分の加熱では本件訂正発明に至らず，本件訂正明細書の参考例１の９５０℃×５分加熱では本件訂正発明に至る理由が分からなければ，当業者は本件訂正発明を実施することができない。以上のとおり，加熱前に酸化皮膜が存在せず，熱間プレスのための加熱によって酸化皮膜が形成される場合において，熱間プレスのための加熱をいかなる条件で実施すれば，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成されるかを明らかにすることが実施可能要件の重要な部分であるが，本件訂正明細書の【００５０】～【００６６】をみても，当業者が，個々のめっき鋼板の構成に応じて，具体的な加熱条件を設定することを可能にするような記載は全くない。したがって，本件訂正明細書は，実施可能要件を満たしていない。
イ焼き入れ不可能な温度範囲を含むこと
本件訂正発明においては，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる」ことが，「熱間プレス用鋼板」の構成要件となっている。したがって，上記温度範囲の下限の７００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板を製造できることを当業者が認識し得る程度の記載が明細書になければ，特許請求の範囲に記載されている発明の少なくとも一部は実施可能要件を欠くことになる。
しかるに，本件審決は，焼き入れの意味を「鋼をオーステナイト領域まで加熱後，適当な冷却剤中で急冷し，マルテンサイト組織として硬化させる熱処理をいう。」，オーステナイト領域となる加熱温度については「Ａｃ３点以上の温度である」とそれぞれ認定した上で，甲２３の「ＶＩＩ．８恒温変態図」に記載されているＡｃ３算定式に基づき，本件訂正明細書の【表１】記載の鋼種ＥのＡｃ３温度を５４４℃と算定し，この算定結果に基づいて，鋼種Ｅを７００℃に加熱すれば焼き入れができることは明らかである旨認定した。
しかし，上記のＡｃ３算定式は，炭素量の増加によってＡｃ３温度が低下することを示すものであるが，炭素量の低い領域でのみ有効なものであって，共析鋼の炭素量を超える領域では，状態図において炭素量の増加によってオーステナイト領域の下限を示す線が右上がりとなるために全く意味を持たなくなる結果，Ａｃ３温度は，共析鋼において最低となる。本件審決も，共析鋼のＡｃ３温度については，「鉄に炭素が入ればその量に応じてＡ３変態点は９１０℃より降下し，０．８５Ｃ（共析鋼）で７２６℃となる」旨認定している。そして，この「０．８５Ｃ」は，炭素量が０．８５％であることを意味する。そうすると，本件訂正明細書の【表１】記載の鋼種Ｅの炭素量は２％であって，共析鋼の炭素量をはるかに上回るから，本件審決の算定した５４４℃という値は技術的に意味がない。したがって，鋼種Ｅを５４４℃以上である７００℃に加熱すれば焼き入れが可能であるとの本件審決の認定は事実誤認である。共析鋼のＡｃ３温度は７２５℃又は７２６℃であるから，当業者であれば，鋼を７００℃に加熱しても焼き入れはできないと理解する。本件審決は，前記算定式の適用範囲を誤り，実施可能要件違反を看過したものであって，この誤認は審決の結論に影響を及ぼす。
〔被告の主張〕
(1)明確性要件について
本件訂正発明は，亜鉛系めっき層の表面に形成される酸化皮膜によってめっき層の蒸発が防止され，熱間プレス後の表面状態が良好で耐食性・塗膜密着性に優れた鋼板が製造されるという発明であり，本件訂正明細書の【００１８】，【００４２】，【００４３】，【００６４】によれば，酸化皮膜は，熱間プレス時の加熱前に予め形成されていても熱間プレス時の加熱によって形成されていても，どちらでも構わない。
原告は，この点について，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「熱間プレス用鋼板」が備えるべき構成要件であるから，明確性要件違反がないという結論に至るためには，酸化皮膜は遅くとも熱間プレスのための加熱が始まる前に存在することが必要である旨主張するが，その根拠が不明であって，本件訂正発明における酸化皮膜の形成（完了）は熱間プレス直前までに行われていればよいとみるのが自然であり，その形成時期について，それ以上の限定はされていない。したがって，酸化皮膜の形成時期について，明確性要件に欠けるところはない。
(2)サポート要件について


本件訂正明細書の【００５０】～【００６６】には，実施例として，本件訂正発明の亜鉛系めっき鋼板の製造方法，加熱温度と時間，熱間プレスの方法が具体的に説明されており，さらに，熱間プレス後の鋼板について，塗膜密着性，塗装後耐食性を検討する試験方法も具体的に開示されている。このように，本件訂正明細書には，本件訂正発明の実施により，亜鉛めっき鋼板の表面に酸化皮膜が形成され，その酸化皮膜の作用効果として，鋼板の酸化が防止され，成形性，塗膜密着性，耐食性に優れた熱間プレス鋼板となることが記載されている。また，表面に均一な酸化皮膜が形成されているということは，その皮膜の下のめっき層の亜鉛の蒸発が防止されたことも，当然に理解できる。したがって，本件訂正明細書には，酸化皮膜の形成によって，発明の課題が解決されることが記載されており，本件訂正発明は，本件訂正明細書の記載によってサポートされている。
原告は，この点について，本件訂正明細書の【００１７】～【００１９】，【００６６】によっても，亜鉛の蒸発を防止したのが合金なのか酸化皮膜なのかは不明であって，本件訂正明細書には，酸化皮膜が亜鉛の蒸発を防止することによって課題が解決されたことを根拠付ける記載がなく，サポート要件を充足しない旨主張する。しかし，本件訂正明細書の【００１７】～【００１９】を通して読めば，めっき層の合金化によって亜鉛の蒸発が防止されるとともに，めっき層表面の酸化皮膜がバリア層として作用することでも，亜鉛の蒸発が防止されるということが理解できる。すなわち，めっき層の合金化についての説明は，酸化皮膜の作用効果を否定する記載ではなく，両者が相まって，亜鉛の蒸発が防止されると説明されている。そして，上記のとおり，本件訂正明細書の【００５０】～【００６６】には参考例，実施例として，酸化皮膜の形成とその作用効果が説明されていることから，【００１８】の「めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されている」との記載の根拠足り得る。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3)実施可能要件について
ア酸化皮膜の形成条件について
(ア)本件訂正明細書の【００６４】～【００６６】には，実施例として，【００５０】以下の参考例の方法を引用して，下地鋼板の組成，めっき層の形成方法（めっきの方法，付着量，めっきの組成），加熱条件，熱間プレス方法が詳細に説明され，さらに，熱間プレス後に酸化皮膜の形成が目視で確認できることや，成形性，塗膜密着性，耐食性の確認方法まで説明されている。この実施例及び参考例の説明から，当業者であれば，本件訂正発明を実施することは容易であり，実施可能要件違反はない。
(イ)甲１０は，本件特許と同じ出願人（住友金属工業）が，本件特許の出願の３か月後に出願した発明であり，本件特許を前提として更に改良した発明であって，熱間プレス工程で，過度な加熱（９００℃以上）又は長時間（５分以上）加熱された場合でも，安定した品質の熱間プレス品を得るためには，バリア層の主成分であるＺｎＯ層をめっき表面にあらかじめ積極的に生成させることで，そのような過度の高温加熱が施される条件でも，品質のよい熱間プレス品が得られることを見いだした発明である。
そして，原告が引用する甲１０の【表２】の試番２，３，４及び２３は，加熱条件が大気炉内で９００℃×８分というものである。これに対して，本件訂正明細書の実施例の加熱条件は，【００６４】に「熱間プレスに先立つ加熱は，大気炉で８５０℃，３分間行なった」と説明されている。このように，甲１０の加熱条件は，本件訂正明細書の実施例より温度が高く，加熱時間は倍以上長い。加熱条件が大きく異なるのだから，表面の酸化皮膜の状態が異なるものになることは当然にあり得ることであって，甲１０の上記結果は，本件訂正明細書の【００６４】以下の実施例の結果と矛盾しない。また，甲１０の【表２】の試番２，３，４及び２３は，甲１０では「比較例」とされているが，これらの試番についても「耐食性」は全て「〇」とされていることから，過度の加熱によってプレス品外観に「茶変」，「粉化物」は生じているが，酸化皮膜は形成されており，それにより，耐食性は確保されたものと理解される。この点からも，甲１０のこれらの試番についての結果は，本件訂正明細書の記載と矛盾しない。
確かに，本件訂正発明は，加熱条件について「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる」とのみ定めており，甲１０の試番２，３，４及び２３の「９００℃×８分」という加熱条件はこれに含まれる。しかし，本件訂正発明を実施するための具体的な加熱条件は，下地鋼板の組成，厚さ，めっき層の組成，付着量，めっき方法等によって異なってくるのであり，個々のめっき鋼板の条件に応じて，酸化皮膜が形成され亜鉛の蒸発と鋼板の酸化が防止される具体的な加熱条件は，「７００～１０００℃に加熱」され「プレスされ焼き入れされる」という構成要件の範囲内で，当業者が適宜設定すればよいだけである。本件訂正明細書の【００５０】～【００６６】には，酸化皮膜の形成，成形性，塗膜密着性，耐食性の確認の方法が詳細に開示されており，この実施例・参考例の記載に基づいて，当業者であれば，個々のめっき鋼板の構成に応じて，具体的な加熱条件を設定することは容易に可能であって，そのような具体的な加熱条件の設定は，設計的事項にすぎない。
したがって，甲１０に，茶変・粉化物が生じた比較例が記載されているからといって，その記載ゆえに，本件訂正明細書の記載から本件訂正発明が当業者にとって実施不能であるということにはならない。
イ焼き入れ可能な温度範囲について
原告指摘のとおり，甲２３の「ＶＩＩ．８恒温変態図」に記載されている，式（ＶＩＩ—２０）のＡｃ３算定式は，Ｃ量が０．７７％未満の亜共析鋼について適用される式であり，炭素量が２％の過共析鋼である本件訂正明細書の【表１】記載の鋼種Ｅには適用できない。しかし，この点についての本件審決の判断の誤りは，審決の結論に何ら影響を及ぼすものではない。


甲２１～２３，乙５に記載されているとおり，焼き入れ可能な温度は亜共析鋼ではＡｃ３変態点，過共析鋼ではＡｃ１変態点であること，Ａｃ３算定式及びＡｃ１算定式は，甲２３の「ＶＩＩ．８恒温変態図」の（ＶＩＩ—２０）及び（ＶＩＩ—１９）のとおりであること，当該変態点は下地鋼板の組成によって変動することは，当業者にとっての技術常識（周知技術）である。また，上記各算定式及び乙５に示されているように，鋼の組成（添加元素）は共析温度（Ａｃ１変態点及びＡｃ３変態点）に影響を与えることが広く知られており，例えば，Ｎｉ，Ｍｎ等の元素は，Ａｃ１変態点及びＡｃ３変態点を低下させる効果があり，このような元素を多く含む鋼板では，亜共析鋼ではＡｃ３変態点，過共析鋼ではＡｃ１変態点が７００℃を下回る温度となり，７００℃の加熱で焼き入れが可能となることも当業者ならば容易に理解できる。
そうすると，当業者であれば，本件訂正明細書の【００３４】の鋼種Ａの実施例や技術常識に基づいて，下地鋼板の組成に応じて「７００～１０００℃」の加熱温度の範囲で，適宜，焼き入れ可能な加熱温度を設定することは容易であり，そのような加熱温度の設定は設計的事項である。
したがって，「焼き入れ可能な温度」について，本件訂正明細書は実施可能要件を充足する。
３取消事由３（本件訂正発明と先願発明の同一性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，先願発明を前記第２の３(2)のとおり認定した上で，本件訂正発明１と先願発明との相違点Ａについて，先願明細書のめっき層の組成に関する記載のうち「亜鉛ベース合金」として具体的に開示されているものは，「亜鉛－アルミニウム合金」，「亜鉛アルミニウム」，「亜鉛－鉄ベース化合物」，「亜鉛－鉄－アルミニウムベース化合物」のみであり，本件訂正発明１の発明特定事項である「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」は，先願明細書に記載されていないし，甲２～５の記載を参照しても記載されているに等しいとみることはできないから，先願発明は本件訂正発明１と同一ではない旨判断した。
(2)しかし，先願発明の被膜は，「亜鉛被膜」に限定されておらず，「亜鉛又は亜鉛ベース合金」であるから，本件審決による先願発明の認定には誤りがある。そして，特許法２９条の２における同一性判断においては，請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても，それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないもの）である場合は，特許法２９条の２の趣旨に照らして，これを実質同一と判断すべきである。これを本件についてみると，本件訂正明細書の【００４０】に，「亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの合金元素をその目的に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層」が記載されているように，鋼板に亜鉛系合金のめっき層を付けるに当たり，目的に応じて適宜の合金元素を適宜量添加することは本件特許出願前から周知技術に属する。本件訂正によって，本件訂正発明１において特定された添加元素は，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｃｒ，Ａｌ－Ｍｇ，Ｓｎ，Ｍｎの６種類であるが，本件訂正明細書には，これら各元素によって，それぞれいかなる作用効果が達成されるのかを明らかにした記載もなければ，これら６種類の元素を添加した合金に共通の性質も記載されていない。また，本件訂正明細書の【表５】において，Ｎｏ．１～８の実施例の相互の優劣が全く区別されておらず，添加元素の添加理由も説明されていない。さらに，本件審決は，甲２０，２４，乙３及び４を引用した上で，自動車用のめっき鋼板（亜鉛ベース合金）として，Ｚｎ－Ｎｉ，Ｚｎ－Ｃｏ，Ｚｎ－Ｍｎ，Ｚｎ－Ｃｒ等の合金めっきを周知のものと認定し，所望の物性を得るためこれら周知のめっきをめっき層として選択することは，当業者であれば容易である旨認定している。結局，本件訂正発明１は，先願発明の亜鉛ベース合金について，周知技術に従った任意の添加元素を恣意的に特定したにすぎず，これらの元素は，当業者の技術常識に従って目的に応じて適宜添加されるものである。したがって，本件訂正発明１は，実質的に，先願発明と同一である。
そうすると，本件審決は，特許法２９条の２における同一性の解釈を誤った結果，本件訂正発明１と先願発明との実質的同一性を認定しなかったものであるから，特許法２９条の２の解釈，適用を誤った違法があり，この誤りは審決の結論に影響を及ぼす。
〔被告の主張〕
(1)先願明細書の【請求項３】，【請求項４】，【０００７】，【００１９】，【００２９】，【００３６】には，「亜鉛または亜鉛ベース合金」という，亜鉛ベース合金を広く一般的に含む記載がある。しかし，「亜鉛ベース合金」として，具体的に亜鉛以外の組成を含む合金として開示されているのは，「亜鉛－鉄」，「亜鉛－アルミニウム」，「亜鉛－鉄－アルミニウム」の３種類のみである。本件訂正発明の「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」という合金からなるめっき層を設けた鋼板を熱間成形することは，先願明細書には開示されていない。したがって，本件訂正発明１は先願発明と同一ではない。
(2)亜鉛系合金のめっき層に適宜の合金元素を適用するという周知技術は，本件訂正発明１のような「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板」についての技術ではない。原告主張に係る本件審決の認定も，一般的な亜鉛系合金めっきとして，又は自動車用鋼板に用いる亜鉛系合金めっきとして，適宜添加元素を加えることが周知技術であったという認定であって，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板」について，その亜鉛系合金めっき層について合金元素を適宜量添加することが周知技術であったという認定ではない。


本件訂正明細書の【００１６】のとおり，７００～１０００℃という熱間プレス時の加熱温度は，亜鉛系めっき金属の融点以上の温度であり，そのような高温に加熱した場合，めっき層は溶融して表面より流出し，溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものになることが予測されていた。本件訂正発明は，あえて亜鉛系めっき鋼板に，７００～１０００℃に加熱する熱間プレスを施すと，当業者の予想に反して，表面に形成される酸化皮膜によりめっきの亜鉛の蒸発が防止され，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制するため，表面性状が良好なまま熱間プレス鋼板として使用し得ることを見いだした点に特徴があり，明らかに新規性，進歩性が認められる発明である。したがって，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板」について，その亜鉛系合金めっき層に合金元素を適宜量添加することは，本件特許の出願以前に公開されたいかなる公知文献にも開示されていないし，当然，周知技術ではない。また，合金は，通常，その構成（成分及び組成範囲等）から，どのような特性を有するか予測することは困難であり，ある成分の含有量を増減したり，その他の成分を更に添加したりすると，その特性が大きく変わるものであるから，先願明細書に具体的に開示されている「亜鉛－鉄」，「亜鉛－アルミニウム」，「亜鉛－鉄－アルミニウム」の３種類以外の合金をめっき層に用いた場合にも，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板」において，表面に形成される酸化皮膜により亜鉛の蒸発と鋼板の酸化が防止されるという本件訂正発明の作用効果が得られることが当然に理解されるものではない。そうすると，亜鉛系合金めっき層に一般的に，又は自動車用鋼板の亜鉛系合金めっき層に，適宜添加元素を加えることが周知技術だったからといって，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」という，先願明細書に具体的に開示されていない元素を添加しためっき層についても，本件訂正発明の作用効果が得られることが当然に理解されるということはできないから，相違点Ａは，それが課題解決のための具体化手段における微差であって，先願明細書に記載されているに等しい事項であるということはできない。
第４当裁判所の判断
１本件訂正発明について
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２(2)記載のとおりであるところ，本件訂正明細書（乙７）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある。
ア発明の属する技術分野
【０００１】本発明は，熱間プレス用鋼材，特に自動車用の足廻り，シャ－シ，補強部品などの製造に使用される熱間プレス用鋼板および鋼材に関する。
イ従来の技術
【０００２】近年，自動車の軽量化のため，鋼材の高強度化を図り，使用する鋼材の厚みを減ずる努力が進んでいる。しかし，鋼材としての鋼板をプレス成形，例えば絞り形成を行うことを考えた場合，使用する鋼板の強度が高くなると絞り成形加工時に金型との接触圧力が高まり鋼板のカジリや鋼板の破断が発生したり，またそのような問題を少しでも軽減しようと鋼板の絞り成形時の材料の金型内への流入を高めるためブランク押さえ圧を下げると成形後の形状がばらつく等の問題点がある。【０００３】また，形状安定性いわゆるスプリングバックも発生し，これに対しては例えば潤滑剤使用による改善対策等もあるが，７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板ではその効果が小さい。
【０００４】このように難加工材料としての高強度鋼のプレス成形には問題点が多いのが現状である。なお，以下，この種の材料を「難プレス成形材料」という。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００５】ところで，このような難プレス成形材料をプレス成形する技術として，成形すべき材料を予め加熱して成形する方法が考えられる。いわゆる熱間プレス成形および温間プレス成形である。以下，単に熱間プレス成形と総称する。【０００６】しかし，熱間プレス成形は，加熱した鋼板を加工する成形方法であるため，表面酸化は避けられず，たとえ鋼板を非酸化性雰囲気中で加熱しても，例えば加熱炉からプレス成形のため取り出すときに大気にふれると表面に鉄酸化物が形成される。この鉄酸化物がプレス時に脱落して金型に付着して生産性を低下させたり，あるいはプレス後の製品にそのような酸化皮膜が残存して外観が不良となるという問題がある。しかも，このような酸化皮膜が残存すると，次工程で塗装する場合に鋼板との塗膜密着性が劣ることになる。またスケールが残存する場合，次工程で塗装してもスケール／鋼板間の密着性不芳のせいで塗膜密着性が劣る。【０００７】そこで熱間プレス成形後は，ショットブラストを行ってそのようなスケールを構成する鉄酸化層を除去することが必要となるが，これではコスト増は免れない。
【０００８】また加熱時にそのようなスケールを形成させないために低合金鋼やステンレス鋼を用いてもスケール発生は完全に防止できないばかりか，普通鋼に比較して大幅にコスト高となる。
【０００９】このような熱間プレス成形時の表面酸化の問題に対する対策として加熱時の雰囲気とプレス工程全体の雰囲気をともに非酸化性雰囲気にすることも理論上有効ではあるが設備上大幅な高コストとなる。
【００１２】このように高強度の鋼板を成形するために熱間でプレス成形する方法があるが生成した鉄酸化物を除去する工程が必要であるのと，たとえ鉄酸化物を除去しても鋼板のみでは防錆性に劣るのが現状である。
【００１４】ここに，本発明の課題は，いわゆる難プレス成形材料について熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材を提供することである。
【００１５】さらに本発明の具体的課題は，耐食性確保のための後処理を必要とせずに，例えば難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし，同時に耐食性をも確保できる技術を提供することである。
エ課題を解決するための手段
【００１６】本発明者らは，かかる課題を解決する手段について種々の角度から鋭意検討の結果，前記のような難プレス成形材料をそのままプレス成形するのではなく，変形抵抗を低減させるべく高温状態でプレス成形を行い，同時にそのときに，後処理を行うことなく優れた耐食性を確保すべく，もともと耐食性に優れるめっき鋼板を用いてその熱間プレス成形を行うというアイデアを得た。そして，これに基づき，耐食性湿潤環境において鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスを適用することを着想した。しかし，熱間プレスは７００～１０００℃という温度で加熱することを意味するのであって，この温度は，亜鉛系めっき金属の融点以上の温度であって，そのような高温に加熱した場合，めっき層は溶融し，表面より流失し，あるいは溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものとなることが予測された。


【００１７】しかしながら，さらに，その後種々の検討を重ねる内に，加熱することによりめっき層と鋼板とが合金化することで何らかの変化が見られるのではないかとの見解を得て予備試験として各種めっき組成および各種雰囲気で，実際に７００～１０００℃の温度に加熱を行い，次いで熱間プレスを行ったところ，それまでの予測に反して，一部の材料について問題なく熱間プレスを行うことができることが判明した。
【００１８】そこで，７００～１０００℃の温度で加熱してから熱間プレスを行っても表面性状が良好であるための条件を求めたところ，めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されていることが判明した。このバリア層は，熱間プレスに先立つ加熱前にある程度形成されていることが必要で，その後７００～１０００℃に加熱されることによっても形成が進むと推測している。
【００１９】さらに，めっき層の分析を行ったところ，かなり合金化が進んでおり，それにより，めっき層が高融点化してめっき層表面からの亜鉛の蒸発を防止しており，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制していることが判明した。しかも，このようにして加熱されためっき層は熱間プレス成形後においてめっき層と母材である鋼板との密着性が良好であることが判明した。
【００２０】上記の鋼板を亜鉛めっき鋼板として利用すれば，高張力鋼板でも熱間プレス成形が行える可能性があることが分かり，さらに実用性ある技術として利用可能か否かについて検討を重ね，ここにその効果を確認し，実用性ある技術であることを確信し，本発明を完成した。
オ発明の実施の形態
【００２８】本発明によれば，溶融亜鉛系めっき鋼板を酸化性雰囲気下で加熱して表面に酸化皮膜を設けることで，これがバリア層として作用し，例えば９００℃以上に加熱しても，表面の亜鉛系めっき層の蒸発が防止され，加熱後に熱間プレスを行うことができる。しかも，プレス成形後は亜鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体すでに優れた耐食性を備えており，後処理としての防錆処理を必要としないというすぐれた効果を発揮することができる。
【００２９】素地鋼材
本発明にかかる熱間プレス用の素地鋼材は，溶融亜鉛系めっき時のめっき濡れ性，めっき後のめっき密着性が良好であれば特に限定しないが，熱間プレスの特性として，熱間成形後に急冷して高強度，高硬度となる焼き入れ鋼，たとえば下掲の表１にあるような鋼化学成分の高張力鋼板が実用上は特に好ましい。【００３０】例えば，Ｓｉ含有鋼やステンレス鋼のようにめっき濡れ性，めっき密着性に問題のある鋼種でもプレめっき処理等のめっき密着性向上手法を用いてめっき密着性を改善することで本発明に用いることができる。
【００３４】
【表１】（判決注：別紙本件訂正明細書の表の表１に示す。）
【００３５】亜鉛系めっき層／バリア層
本発明において，バリア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，例えば通常の溶融亜鉛めっき処理を行ったのち，酸化性雰囲気中での加熱，つまり通常の合金化処理を行えばよい。このような合金化処理はガス炉等で再加熱することにより行われるが，そのときめっき層表面の酸化ばかりでなく，めっき層と母材の鋼板との間で金属拡散が行われる。通常このときの加熱温度は５５０～６５０℃である。【００３６】本発明による具体的なめっき操作としては，溶融した亜鉛合金めっき浴に鋼板を浸漬して引き上げる。めっき付着量の制御は引き上げ速度やノズルより吹き出すワイピングガスの流量調整により行う。合金化処理はめっき処理後にガス炉や誘導加熱炉などで追加的に加熱して行う。かかるめっき操作は，コイルの連続めっき法あるいは切り板単板めっき法のいずれによってめっきを行ってもよい。【００３７】もちろん，所定厚みのめっき層が得られるのであれば，例えば，電気めっき，溶射めっき，蒸着めっき等その他いずれの方法でめっき層を設けてもよい。亜鉛合金めっきとしては，次のような系が開示されている。【００３８】例えば亜鉛－鉄合金めっき，亜鉛－１２％ニッケル合金めっき，亜鉛－１％コバルト合金めっき，５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき，亜鉛－５％アルミニウム合金めっき，亜鉛－クロム合金めっき，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき，スズ－８％亜鉛合金めっき，亜鉛－マンガン合金めっきなどである。
【００３９】めっき付着量は９０ｇ／㎡以下が良好である。これを超えるとバリア層としての亜鉛酸化層の形成が不均一となり外観上問題がある。下限は特に制限しないが，薄過ぎるとプレス成形後に所要の耐食性を確保できなくなったり，あるいは加熱の際に鋼板の酸化を抑制するのに必要な酸化亜鉛層を形成できなくなったりすることから，通常は２０ｇ／㎡程度以上は確保する。加熱温度が高くなるなど，より過酷な加熱の場合，望ましくは４０～８０ｇ／㎡の範囲で性能良好となる。【００４０】亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの合金元素をその目的に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよい。その他原料等から不可避的に混入することがあるＢｅ，Ｂ，Ｓｉ，Ｐ，Ｓ，Ｔｉ，Ｖ，Ｗ，Ｍｏ，Ｓｂ，Ｃｄ，Ｎｂ，Ｃｕ，Ｓｒ等のうちのいくつかが含有されることもある。
【００４２】鋼板の加熱／熱間プレス成形
上述のようにして用意された表層にバリア層を備えた亜鉛系めっき鋼板を次いで所定温度にまで加熱し，プレス成形を行う。本発明の場合，熱間プレス成形を行うことから，通常７００～１０００℃に加熱するが，素材鋼板の種類によっては，プレス成形性がかなり良好なものがあり，その場合にはもう少し低い温度に加熱するだけでよい。本発明の場合，鋼種によってはいわゆる温間プレスの加熱領域に加熱する場合も包含されるが，いわゆる難プレス成形材料に適用するときに本発明の効果が効果的に発揮されることから，通常は，上述のように７００～１０００℃に加熱する。
【００４３】この場合の加熱方法としては電気炉，ガス炉や火炎加熱，通電加熱，高周波加熱，誘導加熱等が挙げられる。また加熱時の雰囲気も特に制限はないが，予めバリア層が形成されている材料の場合には，そのようなバリア層の維持に悪影響を与えない限り，特に制限はない。


【００４４】このときのプレス成形に先立つ加熱温度は焼き入れ鋼であれば目標とする硬度となる焼入温度に加熱したのち一定時間保持し高温のままプレス成形を行い，その際に金型で急冷する。通常の鋼種，条件では，このときに加熱の際の最高到達温度はおよそ７００℃から１０００℃の範囲であればよい。【００４５】ところで，本発明によれば，亜鉛系めっき層の表面には，加熱時の亜鉛の蒸発を防止するバリア層として作用する酸化皮膜が形成されており，通常，その量は，厚さ０．０１～５．０μｍ程度で十分である。【００４７】かかるバリア層およびＦｅ含有量は，熱間プレス成形の際に問題となるのであって，したがって，前述のように予めめっき層形成時の合金化処理によってバリア層が形成され，さらにプレス成形前に加熱が行われる場合には，合金化処理時の加熱条件はプレス成形直前の加熱処理を考慮した条件で行うことが好ましい。【００４８】このようにして加熱され，表面にバリア層が形成された本発明にかかる熱間プレス用鋼板には，次いで，熱間プレス成形が行われるが，このときの熱間プレス成形は特に制限はなく，通常行われているプレス成形を行えばよい。熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼入れを行うことから，そのような焼入れを可能とする鋼種を用いることが好ましい。もちろん，プレス型を加熱しておいて，焼き入れ温度を変化させ，プレス後の製品特性を制御してもよい。
カ参考例
(ア)参考例１
【００５０】本例では，板厚み１．０ｍｍの表２に示す鋼種Ａの溶融亜鉛めっき鋼板を６５０℃で合金化処理を行い，次いで大気雰囲気の加熱炉内で９５０℃×５分加熱して，加熱炉より取り出し，このままの高温状態で円筒絞りの熱間プレス成形を行った。このときの熱間プレス成形条件は，絞り高さ２５ｍｍ，肩部丸み半径Ｒ５ｍｍ，ブランク直径９０ｍｍ，パンチ直径５０ｍｍ，ダイ直径５３ｍｍで実施した。成形後のめっき層の密着状態をめっき層の剥離の有無を目視判定して成形性として評価した。なお，本例においては，鋼板の温度はほぼ２分で９００℃に到達していた。
【００５１】このようにして得られた熱間プレス成形品について下記要領で塗膜密着性，塗装後耐食性（単に耐食性という）をそれぞれ評価した。
塗膜密着性試験
本例で得た円筒絞り体から切り出した試験片に，日本パーカライジング（株）製ＰＢＬ－３０８０で通常の化成処理条件により燐酸亜鉛処理したのち関西ペイント製電着塗料ＧＴ－１０を電圧２００Ｖのスロープ通電で電着塗装し，焼き付け温度１５０℃で２０分焼き付け塗装した。塗膜厚みは２０μｍであった。【００５２】試験片を５０℃のイオン交換水に浸漬し２４０時間後に取り出して，カッターナイフで１ｍｍ幅の碁盤目状に傷を入れ，ニチバン製のポリエステルテープで剥離テストを行い，塗膜の残存マス数を比較し，塗膜密着性を評価した。なお，全マス数は１００個とした。
【００５３】評価基準は残存マス数９０～１００個を良好：評価記号○，０～８９個を不良：評価記号×とした。
塗装後耐食性試験
本例で得た円筒絞り体から切り出した試験片に，日本パーカライジング（株）製ＰＢＬ－３０８０で通常の化成処理条件により燐酸亜鉛処理を行ったのち関西ペイント製電着塗料ＧＴ－１０を電圧２００Ｖのスロープ通電で電着塗装し，焼き付け温度１５０℃で２０分焼き付け塗装した。塗膜厚みは２０μｍであった。【００５４】試験片の塗膜にカッターナイフで素地に達するスクラッチ傷を入れた後，ＪＩＳＺ２３７１に規定された塩水噴霧試験を４８０時間行った。傷部からの塗膜膨れ幅もしくは錆幅を測定し，塗装後耐食性を評価した。【００５５】評価基準は錆幅，塗膜膨れ幅のいずれか大きい方の値で０ｍｍ以上～４ｍｍ未満を良好：評価記号○，４ｍｍ以上を不良：評価記号×とした。これらの試験結果を表２にまとめて示す。
【００５６】比較例として，冷延鋼板およびステンレス鋼板について９５０℃×５分の加熱を行ってから同様の熱間プレス成形を行い，上述のような特性評価を行った。
結果は表２にまとめて示すが，合金化溶融亜鉛めっき鋼板を用いた場合は良好な特性を示すが，ステンレス鋼板や冷延鋼板を用いた場合は，酸化物が形成され，黒色化し，この酸化物が剥離し，プレス成形時押し込み疵が生じた。また，塗膜密着性，耐食性も不合格であった。
【００５７】
【表２】（判決注：別紙本件訂正明細書の表の表２に示す。）
(イ)参考例２
【００５８】本例では，鋼種Ａについて参考例１と同様の試験を繰り返したが，表３に示すとおり，めっき付着量を種々に変え，まためっき直後の合金化処理の条件を変えることによってめっき皮膜中のＦｅ含有量を変えた。本例では合金化処理めっき鋼板にさらに熱間プレス成形に先立って（Ａ）大気雰囲気加熱炉９５０℃×５分加熱と，（Ｂ）大気雰囲気加熱炉８５０℃×３分加熱による加熱を行った。例Ｎｏ．９～２３では，めっき層のＦｅ含有量を変化させているが，これは熱間プレスに先立つ加熱以前に，合金化処理温度（５００～８００℃）や時間（３０分以下）を変化させることにより行った。また，Ｎｏ．１８～２３は，熱間プレスに先立つ加熱時の時間を３分から６分間に延長し，より過酷な条件で熱間プレスを行った。【００５９】結果を表３にまとめて示す。
いずれの例も，加熱後外観，成形性，塗膜密着性および耐食性ともに良好な結果であった。
【００６０】
【表３】（判決注：別紙本件訂正明細書の表の表３に示す。）
(ウ)参考例３
【００６１】本例では，表１の各鋼種について参考例１と同様の試験を繰り返し，得られた試験片について成形性，塗膜密着性，耐食性の評価試験を行った。結果を表４にまとめて示す。
【００６２】いずれの例も，加熱後外観，成形性，塗膜密着性および耐食性ともに良好な結果であった。
【００６３】
【表４】（判決注：別紙本件訂正明細書の表の表４に示す。）
キ実施例


【００６４】表１に示す鋼種Ａの成分をもち，厚さ１．０ｍｍの鋼板を使用し，実験室でめっきを施した。電気めっきは実際の製造ラインで使用されているめっき浴を用い，実験室でめっきを施した。溶融めっきは実際の製造ラインで用いられる浴を実験室で再現して溶融めっきを行った。亜鉛－鉄めっきの合金化処理は５５０℃の溶融塩浴に浸漬する方法を用いた。得られためっき鋼板は参考例１と同様の熱間成形，評価を実施した。熱間プレスに先立つ加熱は，大気炉で８５０℃，３分間行った。
【００６５】得られた結果を，表５に示すが，めっき方法，めっき層の組成に関係なく，良好な特性が得られている。
【００６６】
【表５】（判決注：別紙本件訂正明細書の表の表５に示す。）
ク発明の効果
【００６８】以上説明してきたように，本発明によれば，例えば高張力鋼板およびステンレス鋼板などの難プレス成形材料の熱間プレス成形が可能となり，その際に，加熱炉の雰囲気制御設備が不要となるほか，プレス成形時の鋼板酸化物の剥離処理工程も不要となり生産工程を簡素化できる。また犠牲防食効果のある亜鉛めっき層を有するためプレス成形製品の耐食性も向上する。
(2)前記(1)の記載によれば，本件訂正明細書には，本件訂正発明に関し，以下の点が開示されていることが認められる。
本件訂正発明は，熱間プレス用鋼材，特に自動車用の足廻り，シャーシ，補強部品などの製造に使用される熱間プレス用鋼板及び鋼材に関する（【０００１】）。近年，自動車の軽量化のため，鋼材の高強度化を図り，使用する鋼材の厚みを減ずる努力が進んでいるが，使用する鋼板の強度が高くなると絞り成形加工時に鋼板のカジリや破断が発生したり，形状安定性いわゆるスプリングバックも発生するなど，難加工材料としての高強度鋼のプレス成形には，問題点が多かった（【０００２】～【０００４】）。
このような難プレス成形材料をプレス成形する技術として，成形すべき材料を予め加熱して成形する熱間プレス成形がある。しかし，熱間プレス成形は，加熱した鋼板を加工する成形方法であるため，鋼板の表面酸化は避けられず，この鉄酸化物がプレス時に脱落して金型に付着して生産性を低下させたり，プレス後の製品に酸化皮膜が残存して，外観不良，塗膜密着性の劣化といった問題があった（【０００５】，【０００６】）。そこで，熱間プレス成形後にショットブラストを行って鉄酸化層を除去する，低合金層やステンレス鋼を用いる，あるいは，加熱時及びプレス工程全体の雰囲気を非酸化性雰囲気にするなどの対策が検討されてきたが，これらの対策は大幅なコスト増を招く。また，熱間プレス成形後に生成した鉄酸化物を除去する工程を行うと，たとえ鉄酸化物を除去しても鋼板のみでは防錆性に劣る（【０００７】～【０００９】，【００１２】）。
そこで，本件訂正発明の課題は，難プレス成形材料について，熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用鋼材を提供することであり，さらに具体的には，耐食性確保のための後処理を必要とせずに，難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし，同時に耐食性をも確保できる技術を提供することである（【００１４】，【００１５】）。本発明者らは，かかる課題を解決する手段として，高温状態でプレス成形を行い，同時に後処理を行うことなく優れた耐食性を確保すべく，もともと耐食性に優れるめっき鋼板を用いて熱間プレス成形を行うというアイデアに基づき，耐食性湿潤環境において鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスを適用することを着想したが，熱間プレスは７００～１０００℃という亜鉛系めっき金属の融点以上の温度で加熱することを意味し，このような場合，めっき層は溶融し，表面より流失し，あるいは溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものとなることが予測された。しかし，実際に７００～１０００℃の温度に加熱を行い，次いで熱間プレスを行ったところ，それまでの予測に反して，一部の材料について問題なく熱間プレスを行うことができることが判明した。そこで，亜鉛系めっき鋼板を７００～１０００℃の温度に加熱してから熱間プレスを行っても表面性状が良好であるための条件を求めたところ，めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されるとともに，めっき層は合金化が進み，それにより高融点化してめっき層表面からの亜鉛の蒸発を防止し，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制し，このようにして加熱されためっき層は熱間プレス成形後においてめっき層と母材である鋼板との密着性が良好であることが判明した（【００１６】～【００２０】）。
本件訂正発明によれば，亜鉛系めっき鋼板を酸化性雰囲気下で加熱して表面に酸化皮膜を設けることで，これがバリア層として作用し，例えば９００℃以上に加熱しても表面の亜鉛系めっき層の蒸発が防止され，加熱後に熱間プレスを行うことができ，しかも，プレス成形後は亜鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体既に優れた耐食性を備え，後処理としての防錆処理を必要としないという優れた効果を発揮することができ，ひいては，例えば高張力鋼板及びステンレス鋼板などの難プレス成形材料の熱間プレス成形が可能となり，その際に，加熱炉の雰囲気制御設備が不要となるほか，プレス成形時の鋼板酸化物の剥離処理工程も不要となり生産工程を簡素化でき，また犠牲防食効果のある亜鉛めっき層を有するためプレス成形製品の耐食性も向上するとの効果を有する（【００２８】，【００６８】）。
２取消事由１（訂正要件違反の看過）について
(1)本件訂正１及び１７は，それぞれ本件訂正前の特許請求の範囲請求項１及び７に記載された「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」と訂正するものであり，その訂正は，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１及び７に含まれていた純亜鉛のめっき層を除外し，更に亜鉛系合金のめっき層について，亜鉛系合金に含まれる元素を特定することにより，特許請求の範囲を減縮するものであるから，特許法１３４条の２第１項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。


(2)そして，本件訂正１及び１７が，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正か否かを検討するに，本件訂正１及び１７に係るめっき層について，①「亜鉛－ニッケル合金めっき層」は，本件明細書（甲９）の【００３８】及び【表５】のＮｏ．２に，②「亜鉛－コバルト合金めっき層」は，本件明細書の【００３８】及び【表５】のＮｏ．３に，③「亜鉛－クロム合金めっき層」は，本件明細書の【００３８】に，④「亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層」は，本件明細書の【００３８】及び【表５】のＮｏ．８のめっき主成分「Ｚｎ，Ａｌ，Ｍｇ」として，⑤「スズ－亜鉛合金めっき層」は，本件明細書の【００３８】に，⑥「亜鉛－マンガン合金めっき層」は，本件明細書の【００３８】に，それぞれ記載されていることが認められる。そうすると，本件訂正１及び１７に係るめっき層は，いずれも本件明細書に記載されたものであって，これを本件訂正後の請求項１及び７にそれぞれ選択的に記載した本件訂正後の特許請求の範囲請求項１及び７は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内のものであるから，本件訂正１及び１７は，特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項に適合するものである。
(3)原告の主張について
ア原告は，この点について，本件訂正１及び１７では，特許請求の範囲の減縮に伴って，本件明細書の【表５】の実施例８例のうち，過半数である５例を参考例に変更し，しかも，参考例として除かれた本件訂正前の実施例は，本件発明の代表的な実施例である旨主張する。
しかし，本件訂正により，本件明細書の【表５】の実施例８例が，本件訂正明細書の【表５】においてはそのうち５例が参考例へと訂正されているが，訂正請求書（乙６）によれば，上記は，本件訂正１及び１７によって，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１及び７に含まれていた純亜鉛のめっき層を除外し，更に亜鉛系合金のめっき層について，亜鉛系合金に含まれる元素を特定することにより，特許請求の範囲を減縮することに伴って，本件発明においては実施例であったものが，本件訂正発明においては参考例となることから，必然的に行われた明細書の記載の訂正であることが認められるから，この訂正がされたからといって，本件訂正１及び１７が新規事項を導入する訂正となるものではない。
イまた，原告は，本件明細書において，８例の実施例は，いずれも単に，「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の例示にすぎず，特定のめっき層の奏する作用効果についての記載はないから，参考例に対応する構成（亜鉛めっき層，亜鉛－鉄めっき層，亜鉛－アルミニウムめっき層）を特許請求の範囲から除外して，本件訂正発明の特許請求の範囲に列挙された合金めっき層に限定する理由も，かかる限定を示唆する技術的事項も，本件明細書には全く記載されていない旨主張する。しかし，明細書に記載された複数の発明の中から，どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり，特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって，それだけでは，新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。そして，本件訂正１及び１７に係るめっき層は，本件明細書に記載されていたものであって，本件明細書の【００１４】～【００２０】，【００２８】，【００６８】と，本件訂正明細書の【００１４】～【００２０】，【００２８】，【００６８】の記載を対照すれば明らかなように，本件発明と本件訂正発明とは，解決すべき課題，課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。また，本件明細書の【表５】においては実施例とされていたが，本件訂正によって参考例とされた「亜鉛めっき層」，「亜鉛－鉄めっき層」，「亜鉛－アルミニウムめっき層」と，本件訂正明細書の【表５】において，本件訂正によっても実施例のままとされた「亜鉛－ニッケルめっき層」，「亜鉛－コバルトめっき層」，「亜鉛－鉄―マグネシウムめっき層」との間で，加熱後外観，成形性，塗膜密着性及び耐食性について特に差異が認められておらず，いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって，本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは，特許権者である被告が，本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項というべきであるから，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１及び７の純亜鉛のめっき層を除外し，更に亜鉛系合金のめっき層を，本件明細書に開示のあった本件訂正１及び１７に係るめっき層に限定した本件訂正１及び１７が，新規事項を導入する訂正となるものではない。
ウさらに，原告は，列挙された元素から任意の元素を選択することが特許請求の範囲の減縮に当たるとしても，当該元素を選択するという技術思想が本件明細書に記載されていない以上，本件訂正によって除外された部分を除いた発明が独立した発明として本件明細書に記載されていたとはいえないことからすれば，本件訂正１及び１７は新たな技術思想を持ち込むものとして，特許法１２６条５項の規定に違反する旨主張する。
しかし，列挙された元素から任意の元素を選択するという技術思想が本件明細書に記載されていないからといって，これが訂正要件違反となるものではないことは，前記イのとおりである。また，本件訂正１及び１７によって除外された「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」も，本件訂正１及び１７によって特許請求の範囲請求項１及び７に記載された「亜鉛系合金のめっき層」も，いずれも本件明細書の【００３８】，【００４０】に記載された発明であることが認められ，このうち本件訂正１及び１７に係る亜鉛系合金のめっき層を選択して特許請求の範囲とすることが，新規事項を導入する訂正となるものではないことも，前記イのとおりである。エしたがって，原告の上記主張は，いずれも採用することができない。(4)以上によれば，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（明確性要件，サポート要件又は実施可能要件の判断の誤り）に
ついて
(1)明確性要件について


原告は，本件訂正発明の「熱間プレス用鋼板」は，言葉の普通の意味に基づけば，常温において取引される鋼板であると解されるところ，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，「熱間プレス用鋼板」が備えるべき構成要件であるから，遅くとも熱間プレスのための加熱が始まる前に存在することが必要であるが，本件訂正明細書には，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期を明らかにする記載がなく，また，本件明細書の【００１８】，【００４２】，【００４３】，【００６４】の記載を考慮しても，「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた」という構成要件が熱間プレスのための加熱前に充足されていなくてもよいという解釈を一義的に導き出すことができず，本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は明確性要件に反する旨主張する。
本件訂正明細書の【００１８】には，酸化皮膜は熱間プレスに先立つ加熱前にある程度形成されることが必要で，その後熱間プレス加工のための７００～１０００℃の加熱によっても形成が進むと推測されることが記載され，【００４２】，【００４３】には，酸化皮膜は，熱間プレス加工のため７００～１０００℃に加熱する前に，予め形成されている場合と形成されていない場合があることを前提として，熱間プレスのための加熱方法には，予め酸化皮膜が形成されている材料の場合には，酸化皮膜の維持に悪影響がない限り特に制限がないことが記載され，さらに【００６４】，【表５】には，実施例Ｎｏ．２，３として，電気めっきを施した後，熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で８５０℃，３分間行ったものについて均一な酸化皮膜が形成されたことが記載されているところ，電気めっきにおいてはめっき層は加熱されないことから，上記実施例はいずれも熱間プレスに先立つ加熱前に予め酸化皮膜が形成されていない場合であって，この場合の酸化皮膜は，熱間プレスのための加熱（大気炉で８５０℃，３分間）により形成されたものと理解することができる。
そうすると，本件訂正発明の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，熱間プレスの加熱前に，予め形成されている場合，ある程度形成されていてその後熱間プレスの加熱時に形成が進む場合，予め形成されていないが熱間プレスの加熱により形成される場合のいずれでもよいことから，その形成時期は熱間プレスの直前までであればよいと解するのが相当である。したがって，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１及びこれを引用する請求項２ないし６並びに請求項７の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照すれば，明確というべきである。そして，本件訂正発明の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に，本件訂正発明の「熱間プレス用鋼板」及び「熱間プレス用鋼材」を，常温において取引される鋼板及び鋼材とする限定は何ら付されていないから，「熱間プレス用鋼板」及び「熱間プレス用鋼材」が備えるべき「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が，遅くとも熱間プレスのための加熱が始まる前に存在することが必要であるとすることもできない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(2)サポート要件について
ア特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。


そこで，特許請求の範囲の記載と本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比するに，本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は前記第２の２(2)のとおりである。そして，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，前記１(1)のとおり，本件訂正発明は，耐食性確保のための後処理を必要とせずに，難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし，同時に耐食性をも確保できる技術を提供することを目的とし（【００１４】，【００１５】），かかる課題を解決する手段として，亜鉛系めっき鋼板を酸化性雰囲気下で加熱してめっき層表面に亜鉛の酸化皮膜を形成することで，これが下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として作用し，同時にめっき層は合金化が進み，それにより高融点化してめっき層表面からの亜鉛の蒸発を防止し，鋼板の鉄酸化物形成を抑制するため，加熱後に熱間プレスを行うことができ，このようにして加熱されためっき層は熱間プレス成形後において母材である鋼板との密着性が良好であり，しかも，プレス成形後は亜鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体既に優れた耐食性を備え，後処理としての防錆処理を必要としないという作用効果が得られるものであり（【００１６】～【００２０】，【００２８】），発明の実施の形態として，素地鋼材の組成等（【００２９】，【００３０】，【００３４】），亜鉛系めっき層のめっき操作方法，亜鉛合金めっきの種類，めっき付着量及び亜鉛系めっき層の組成等（【００３５】～【００４０】），鋼板の加熱方法及び加熱条件並びに熱間プレスの方法等（【００４２】～【００４５】，【００４７】，【００４８】）が記載され，さらに，成形後のめっき層の密着状態の判定方法，塗膜密着性及び塗装後耐食性の評価方法（【００５０】～【００５５】）が記載された上で，参考例１ないし３については，加熱後外観において均一な酸化皮膜が形成され，成形性，塗膜密着性，耐食性ともに評価基準を満たすこと（【００５６】～【００６３】，【００６６】）が記載され，実施例として，「亜鉛－ニッケルめっき」及び「亜鉛－コバルトめっき」については電気めっき後に，「亜鉛－アルミめっき」については溶融めっき後に，いずれも熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で８５０℃，３分間行ったところ，加熱後外観において均一な酸化皮膜が形成され，成型性，塗膜密着性，耐食性ともに評価基準を満たすこと（【００６４】～【００６６】），これに対して，比較例として，亜鉛系めっきを付着させないＣｒ－Ｍｏ鋼，冷延鋼板及びステンレス鋼については，いずれも均一な酸化皮膜が形成されず，鋼板に酸化物が形成され，黒色化して酸化物が剥離し，プレス成形時に押し込み疵が生じ，塗膜密着性，耐食性も評価基準を満たさなかったこと（【００５６】，【００５７】）が記載されている。以上のように，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明において，亜鉛系めっき鋼板の表面に酸化皮膜が形成されることにより，鋼板の酸化が防止され，成形性，塗膜密着性，耐食性に優れた熱間プレス鋼板となることが記載されており，また，亜鉛系めっき鋼板の表面に酸化皮膜が形成されることによって，皮膜の下のめっき層の亜鉛の蒸発が防止されることも，当業者であれば理解できる事項である。したがって，本件訂正明細書には，鋼板の亜鉛系めっきの表層に酸化皮膜が形成されることによって，本件訂正発明の上記課題が解決されることが記載されているから，本件訂正発明の特許請求の範囲は，本件訂正明細書の記載により，当業者が本件訂正発明の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということができ，サポート要件を充足するというべきである。
イ原告の主張について
原告は，この点について，本件訂正明細書の【００１７】，【００１９】によれば，亜鉛の蒸発を防止したのは合金化であって，亜鉛の酸化皮膜ではないこと，めっき層表面の亜鉛の酸化皮膜が下層の亜鉛の蒸発を防止するバリア層として形成されているとの【００１８】の記載の根拠となる事実は記載されていないこと，【表５】には，加熱後外観において均一な酸化皮膜が形成された旨の記載はあるが，亜鉛の蒸発を防止する合金化の事実と矛盾するものでも，これを否定するものでもないから，亜鉛の蒸発に先立って亜鉛の酸化皮膜が形成されたか否かは不明であること，酸化皮膜の形成（完了）は熱間プレス直前までに行われていればよいとすれば，７００～１０００℃に加熱されることによって酸化皮膜が形成されるとしても，同時に合金化も進むから，亜鉛の蒸発を防止したのが合金化なのか，酸化皮膜なのかは不明であることなどからすれば，本件訂正明細書には，酸化皮膜が亜鉛の蒸発を防止することによって課題が解決されたことを根拠付ける記載がなく，本件訂正発明に係る特許請求の範囲はサポート要件を欠く旨主張する。しかし，本件訂正明細書の【００１７】～【００１９】によれば，めっき層表面の酸化皮膜がバリア層として作用するとともに，めっき層の合金化も進むことにより，両者が相まって亜鉛の蒸発が防止されることが理解できる。そして，前記アのとおり，本件訂正明細書の参考例及び実施例には，亜鉛めっき鋼板の表面に酸化皮膜が形成されることにより，鋼板の酸化が防止され，成形性，塗膜密着性，耐食性に優れた熱間プレス鋼板となることが記載されており，また，亜鉛めっき鋼板の表面に酸化皮膜が形成されることによって，皮膜の下のめっき層の亜鉛の蒸発が防止されることも，当業者であれば理解できる事項である。殊に，本件訂正明細書の【表５】の実施例及び参考例のＮｏ．１，５，７はいずれも合金化処理を行っていないものであるが，均一な酸化皮膜が形成され，成形性，塗膜密着性，耐食性に優れた熱間プレス鋼板となることが記載されている。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。ウ以上のとおりであるから，本件訂正発明はサポート要件を充足するというべきである。
(3)実施可能要件について


ア前記(2)アのとおり，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，発明の実施の形態として，素地鋼材の組成等（【００２９】，【００３０】，【００３４】），亜鉛系めっき層のめっき操作方法，亜鉛合金めっきの種類，めっき付着量及び亜鉛系めっき層の組成等（【００３５】～【００４０】），鋼板の加熱方法及び加熱条件並びに熱間プレスの方法等（【００４２】～【００４５】，【００４７】，【００４８】）が記載され，さらに，成形後のめっき層の密着状態の判定方法，塗膜密着性及び塗装後耐食性の評価方法（【００５０】～【００５５】）が記載された上で，参考例１ないし３については，加熱後外観において均一な酸化皮膜が形成され，成形性，塗膜密着性，耐食性ともに評価基準を満たすこと（【００５６】～【００６３】，【００６６】）が，実施例として，「亜鉛－ニッケルめっき」及び「亜鉛－コバルトめっき」については電気めっき後に，「亜鉛－アルミめっき」については溶融めっき後に，いずれも熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で８５０℃，３分間行ったところ，加熱後外観において均一な酸化皮膜が形成され，成型性，塗膜密着性，耐食性ともに評価基準を満たすこと（【００６４】～【００６６】）が，これに対して，比較例として，亜鉛系めっきを付着させないＣｒ－Ｍｏ鋼，冷延鋼板及びステンレス鋼については，いずれも均一な酸化皮膜が形成されず，鋼板に酸化物が形成され，黒色化して酸化物が剥離し，プレス成形時に押し込み疵が生じ，塗膜密着性，耐食性も評価基準を満たさなかったこと（【００５６】，【００５７】）が，それぞれ記載されている。
そうすると，当業者であれば，かかる本件訂正明細書の記載及び本件特許の出願日当時の技術常識に基づいて，本件訂正発明を実施することが可能であったというべきである。
イ酸化皮膜の形成条件について
(ア)原告は，甲１０（特許第３５８２５１１号公報）の明細書は，本件訂正明細書に酷似するが，甲１０における実施例は，熱間プレスのための加熱前に酸化皮膜を形成しているのに対して，甲１０の比較例２，３，４及び２３は，加熱前に酸化皮膜を形成する工程を経ていないために，９００℃，８分間の加熱によって茶変や粉化物が生じ，本件訂正発明の構成要件を充足しないところ，加熱前に酸化皮膜が存在せず，熱間プレスのための加熱によって酸化皮膜が形成される場合において，熱間プレスのための加熱をいかなる条件（温度，時間）で実施すれば，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成されるかを明らかにすることが実施可能要件の重要な部分であるが，本件訂正明細書の【００５０】～【００６６】をみても，当業者が，個々のめっき鋼板の構成に応じて，具体的な加熱条件を設定することを可能にするような記載は全くないことから，本件訂正明細書は，実施可能要件を満たしていない旨主張する。
(イ)しかしながら，本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かは，当業者が，本件訂正明細書の記載に基づいて，本件特許の出願日当時の公知技術及び技術常識等を斟酌して，その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるかを判断すべきものである。しかるに，甲１０は，本件特許の出願人である住友金属工業が，本件特許の出願日（平成１３年８月３１日）の２か月後である同年１０月２３日に出願し，平成１５年５月８日に公開され，平成１６年８月６日に設定登録を受けたものであるから，そもそも甲１０は，本件特許の出願日当時の公知文献とはいえない。よって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かの判断において，甲１０を公知技術として斟酌することはできない。したがって，仮に甲１０記載の比較例が本件訂正発明の構成要件を充足しないとしても，当該比較例について，どのような条件（温度，時間）で加熱すれば，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成されるかが本件訂正明細書に記載されていなければ，実施可能要件を充足しないという原告の主張は，採用することができない。(ウ)また，甲１０によれば，甲１０記載の発明は，耐食性確保のための後処理を必要とせずに，難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし，同時に耐食性をも確保できる技術を提供することを目的とし（【００１４】，【００１５】），かかる課題を解決する手段として，亜鉛系めっき鋼板を酸化性雰囲気下で加熱してめっき層表面に亜鉛の酸化皮膜を形成することで，これが下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として作用することが判明したが，熱間プレス工程において，通常想定されるケースよりも高温（例えば９００℃以上）あるいは長時間（例えば５分以上）にわたる過度の加熱が行われた場合でも，安定した品質の熱間プレス品を得るためには，熱間プレス時の加熱段階で表面に生成するバリア層の主成分であるＺｎＯ層を亜鉛めっき表面に予め積極的に生成させることで，過度の加熱が施される条件でも，品質の良好な熱間プレス品が得られることを見いだし，プレス成形後は亜鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体既に優れた耐食性を備え，後処理としての防錆処理を必要としないという作用効果が得られるものであり（【００１６】～【００２１】，【００３０】），成形後の表面状態の目視判定と本件訂正発明と同様の塗膜密着性及び塗装後耐食性の評価方法（【００６７】～【００７３】）が記載され，実施例及び比較例が【表２】（別紙甲１０の表の表２に示す。）に記載された発明ということができる。


このように，甲１０は，本件訂正発明を前提として，熱間プレス工程で，通常想定されるケースよりも高温（９００℃以上）あるいは長時間（５分以上）にわたる過度の加熱が行われた場合でも，安定した品質の熱間プレス品を得るために，バリア層の主成分であるＺｎＯ層をめっき表面に予め積極的に生成させることで，過度な加熱が施される条件でも，品質のよい熱間プレス品が得られることを見いだした，本件訂正発明の改良発明である。そして，比較例として，熱間プレスによる加熱前に予めＺｎＯの酸化皮膜を生成する工程を経ていない亜鉛系めっき鋼板については，【表２】の試番２～４及び２３に記載されているように，９００℃，８分間の加熱によって，耐食性は評価基準を満たすものの，プレス品の外観に茶変や粉化物が見られ，塗膜密着性が評価基準に達しないものとされている。プレス品外観として「茶変，粉化物有」と記載されている原因は，「ＺｎＯは…加熱・酸化雰囲気からめっき層および鋼材の酸化を防ぐための「バリア層」の役目を果たす。その効果が認められるのはＺｎＯに含まれるＺｎ量として１０ｍｇｍ－２以上である。これより少ないと鋼材の酸化がひどくなり，鋼材のスケールが発生しプレス時に金型にビルドアップ（付着）することがある他，表面品質が低下するという欠点がある。」との記載（【００４１】）に照らせば，これら比較例についてはＺｎＯ量がそれぞれ１．２，８．２，６．５，２（単位はｍｇｍ－２）にすぎず，実施例と比較してもＺｎＯ量が不足することによって，めっき層表面の酸化皮膜が薄く，表面品質が低下していることによるものと考えられる。それでも，「耐食性」については評価基準を満たしていることから，酸化皮膜が形成され，これにより耐食性が確保されていることが理解できる。
これに対して，本件訂正明細書の【表５】においては，実施例及び参考例ともに，加熱後外観については「均一な酸化皮膜」が形成されているかどうかしか評価されておらず，本件訂正発明の改良発明である甲１０の実施例及び比較例のように，「茶変，粉化物」の有無はそもそも評価基準とされていない。なお，本件訂正発明の【表２】の比較例は，いずれも酸化皮膜が形成されていないことから，酸化物が形成されて黒色化し，酸化膜が剥離し，耐食性も評価基準を満たしていないことが認められるが，甲１０の比較例は，これとは異なり，酸化皮膜が形成されていることから，耐食性について評価基準を満たしていることが理解できる。そうすると，甲１０の試番２～４及び２３の比較例については，塗膜密着性については評価基準を満たさないものの，本件訂正発明の「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた」との構成要件を充足していることが理解できる。したがって，甲１０の試番２～４及び２３の比較例が，本件訂正発明の要件を充足しないことを前提とする原告の前記(ア)の主張は，採用することができない。
ウ焼き入れ温度について
(ア)原告は，本件訂正発明においては，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる」ことが，「熱間プレス用鋼板」の構成要件となっているから，上記温度範囲の下限の７００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板を製造できることを当業者が認識し得る程度の記載が明細書になければ，特許請求の範囲に記載されている発明の少なくとも一部は実施可能要件を欠くことになるところ，本件審決が，甲２３の「ＶＩＩ．８恒温変態図」記載のＡｃ３算定式に基づき，本件訂正明細書の【表１】記載の鋼種ＥのＡｃ３温度を５４４℃と算定し，この算定結果に基づいて，鋼種Ｅを７００℃に加熱すれば焼き入れが可能である旨認定したことについて，上記Ａｃ３算定式は炭素量の低い領域でのみ有効であり，共析鋼の炭素量を超える領域では全く意味を持たないものであって，鋼種Ｅの炭素量は２％と共析鋼の炭素量をはるかに上回るから，本件審決の算定した５４４℃という値は技術的に意味がなく，本件審決は，上記算定式の適用範囲を誤り，実施可能要件違反を看過したものである旨主張する。(イ)そこで検討するに，本件特許の出願日当時，以下の事項が当業者に周知の技術であったことが認められる。
ａ焼き入れとは，鋼をオーステナイト領域にまで加熱後，適当な冷却剤中で急冷し，マルテンサイト組織として硬化させる熱処理であること（甲２１）。ｂ焼き入れ温度は，亜共析鋼ではＡ   ３温度以上３０～５０℃が，過共析鋼ではＡ１温度以上３０～５０℃が適当であること（乙５）。ｃ亜共析鋼とは炭素鋼においては０．８％以下の炭素含有量をもつ鋼であり，過共析鋼とは，共析以上の炭素含有量をもつγ鉄（０．８％Ｃ以上）を徐冷することにより得られる鋼であり，その組織はパーライト相とパーライト相を網状に取り囲むセメンタイト（Ｆｅ３Ｃ）相によって構成されるものであること（株式会社日刊工業新聞社「理工学辞典」８頁・２４７頁（平成８年３月２８日発行））。ｄフェライト形成元素であるＴｉ，Ｍｏ，Ｓｉ，Ｗ及びＣｒはその量を増すにつれて共析温度が上昇し，これに反して，オーステナイト形成元素であるＮｉ及びＭｎはその量を増すにつれて共析温度は次第に下がり，合金元素量（％）が，Ｎｉの場合は約３％を超えると，また，Ｍｎの場合は約４％を超えると，それぞれ鋼の共析温度が７００℃を下回ること（乙５）。


ｅ鋼を加熱した場合にオーステナイト領域に変態する温度は，亜共析鋼についてはＡｃ３点，過共析鋼についてはＡｃ１点であること（甲２２）。ｆ炭素やその他の合金成分はオーステナイト変態に種々の影響を及ぼし，その第一が，Ａｃ１点とＡｃ３点を変化させることであり，化学成分値から亜共析鋼のＡｃ３点は，「Ａｃ３（℃）＝９１０－２０３（％Ｃ）１／２－１５．２（％Ｎｉ）＋４４．７（％Ｓｉ）＋１０４（％Ｖ）＋３１．５（％Ｍｏ）＋１３．１（％Ｗ）」の計算式により計算でき，さらにこれ以外の含有成分の影響については，「－［３０（％Ｍｎ）＋１１（％Ｃｒ）＋２０（％Ｃｕ）－７００（％Ｐ）－４００（％Ａｌ）－１２０（％Ａｓ）－４００（％Ｔｉ）］」の式を追加することで補えること。また，化学成分値から過共析鋼のＡｃ１点は，「Ａｃ１（℃）＝７２３－１０．７（％Ｍｎ）－１６．９（％Ｎｉ）＋２９．１（％Ｓｉ）＋１６．９（％Ｃｒ）＋２９０（％Ａｓ）＋６．３８（％Ｗ）」の計算式により計算できること（甲２３）。(ウ)そうすると，本件訂正明細書の【表１】記載の鋼種Ｅは，含有炭素量２％であって，過共析鋼であるから，焼き入れ温度は，Ａｃ３点ではなく，Ａｃ１点となり，Ａｃ３点の計算式を適用することはできない。したがって，本件審決が，鋼種Ｅの焼き入れ温度について，Ａｃ３点の計算式に基づき，これを５４４℃と算定した判断には誤りがあるといわなければならない。
しかしながら，当業者であれば，本件訂正明細書の【表１】記載の鋼種Ｅについては，上記Ａｃ１点の計算式に従い，７２３－１０．７（０．５％Ｍｎ）－１６．９（０％Ｎｉ）＋２９．１（０．３％Ｓｉ）＋１６．９（１２％Ｃｒ）＋２９０（０％Ａｓ）＋６．３８（３．１％Ｗ）＝９４９℃となり，鋼種Ｅを用いて本件訂正発明を実施する場合には，Ａｃ１点の９４９℃以上に加熱すれば焼き入れ可能であることが理解でき，しかも，上記温度は本件訂正発明の温度条件である７００～１０００℃の範囲内にあるから，鋼種Ｅを用いて本件訂正発明を実施することが可能である。
また，上記のとおり，炭素やその他の合金成分はオーステナイト変態に種々の影響を及ぼし，その第一が，Ａｃ１点とＡｃ３点を変化させることであること，フェライト形成元素であるＴｉ，Ｍｏ，Ｓｉ，Ｗ及びＣｒはその量を増すにつれて共析温度が上昇し，これに反して，オーステナイト形成元素であるＮｉ及びＭｎはその量を増すにつれて共析温度は次第に下がること，Ａｃ１点及びＡｃ３点については上記各計算式を用いて算定できることは，いずれも周知の技術事項であったことからすれば，当業者であれば，素地鋼材の組成に応じて，７００～１０００℃の加熱温度の範囲で，焼き入れ可能な加熱温度を適宜設定することができるというべきである。したがって，当業者であれば，本件訂正発明の記載及び上記周知の技術に基づき，上記温度範囲の下限の７００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板を製造できることを理解し得ることから，本件訂正明細書の発明の詳細な説明は実施可能要件を充足するものである。
そうすると，本件審決には，鋼種Ｅの焼き入れ温度の算定方法を誤った違法があるけれども，この点の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではなく，原告の前記(ア)の主張は，採用することができない。
(4)以上によれば，取消事由２は理由がない。
４取消事由３（本件訂正発明と先願発明の同一性判断の誤り）について(1)先願明細書（甲８）には，おおむね，次の記載がある。
ア特許請求の範囲
【請求項１】鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する金属または金属合金で被覆された圧延鋼板，特に熱間圧延鋼板の帯材を型打ちすることによって極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を製造する方法であって，鋼板を裁断して鋼板ブランクを得る段階と，鋼板ブランクの型打ちによって部品を成形する段階と，型打ち前または型打ち後に，腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得る金属間合金化合物で表面を被覆する段階と，型打ち処理に必要であった鋼板の余剰部分を裁断によって除去する段階と，を含んで成る方法。【請求項３】被膜を形成する金属または金属合金が５μｍ－３０μｍの範囲の厚みの亜鉛または亜鉛ベース合金から成ることを特徴とする請求項１に記載の方法。【請求項４】金属間合金が亜鉛－鉄ベース化合物または亜鉛－鉄－アルミニウムベース化合物であることを特徴とする請求項１に記載の方法。【請求項５】成形前及び／または熱処理前の鋼板に７００℃を上回る高温を作用させることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】特に型打ちによって得られた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度で冷却することによって焼入れすることを特徴とする請求項１に記載の方法。
イ発明の実施の形態
【０００６】本発明の好ましい実施態様においては，方法が，
－鋼板を裁断して鋼板ブランクを得る段階と，
－部品を熱間成形するために被覆鋼板ブランクに高温を作用させる段階と，－腐食に対する保護，鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得る金
属間合金化合物で表面を被覆する段階と，
－鋼板ブランクを型打ちによって成形する段階と，
－鋼の硬度及び被膜の表面硬度などの機械的特性を強化するために形成部品を冷却
する段階と，
－型打ち処理に必要であった鋼板の余剰部分を裁断によって除去する段階と，から成る。
【０００７】本発明の別の特徴は：
－被膜を形成する金属または金属合金が５μｍ－３０μｍの範囲の厚みの亜鉛また
は亜鉛ベース合金から成る；
－金属間合金が亜鉛－鉄ベース化合物または亜鉛－鉄－アルミニウムベース化合物
である；


－成形前及び／または熱処理前の被覆鋼板に７００℃を上回る高温を作用させる；－主として型打ちによって得られた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度で冷却することによって焼入れする；などである。
【００１９】圧延鋼板を例えば亜鉛または亜鉛－アルミニウム合金によって被覆し得る。
【００２１】部品を成形するためまたは熱処理するために，炉で鋼板に好ましくは７００℃－１２００℃の範囲の高温を作用させる。被膜によって酸化に対する障壁が形成されるので炉の雰囲気は管理不要である。亜鉛ベースの被膜は温度上昇に伴って処理温度に依存する種々の相を含む表面合金層に変態し，６００ＨＶ／１００ｇを上回る高い硬度をもつようになる。
ウ実施例
【００２８】実施例１：鋼に設けた亜鉛被膜
１つの実施態様では，以下の重量組成をもつ鋼から熱間圧延鋼板の帯材を製造す
る：
炭素：０．１５％－０．２５％
マンガン：０．８％－１．５％
ケイ素：０．１％－０．３５％
クロム：０．０１％－０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％－０．０１％
【００２９】厚み１ｍｍの冷間圧延鋼板から，厚み約１０μｍの亜鉛被膜が両面に連続的にメッキされた部品を製造する。成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し，ツール内で焼入れする。被膜は低温及び高温の腐食防止及び脱炭防止などの本来の機能に加えて，成形処理中に潤滑剤の機能を果たす。合金被膜は焼入れ処理中にツールからの排熱を妨害することがなく，この排熱をむしろ促進する。全処理工程にわたって部品が基本の被膜によって確実に保護されているので，成形及び焼入れの後，部品の酸洗いまたは保護はもはや不要である。【００３６】実施例２：鋼に設けた亜鉛アルミニウム被膜約１ｍｍの鋼板に１０μｍの被膜を形成する。この被膜は５０－５５％のアルミニウムと４５－５０％の亜鉛とから成り，任意に少量のケイ素を含有する。【００３８】熱間成形中に，亜鉛とアルミニウムと鉄とが合金化して密着性の均質な亜鉛－アルミニウム－鉄被膜が形成される。腐食試験では，この合金層が極めて優れた腐食防止効果を有していることが示される。
(2)先願明細書に記載された発明の認定
本件審決は，先願発明として，前記第２の３(2)のとおり，所定の元素の重量組成をもつ鋼板に「亜鉛被膜」が両面に連続的にめっきされ，成型前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し，プレス成形で焼入れする鋼板と認定した。しかし，先願明細書の実施例１（【００２８】，【００２９】）及び実施例２（【００３６】，【００３８】）の記載によれば，先願明細書には，所定の元素の重量組成をもつ鋼板に「亜鉛被膜」だけでなく，「亜鉛－アルミニウム被膜」が両面に連続的にめっきされている鋼板も開示されているのであるから，先願明細書に記載された発明としては，以下のとおり認定するのが相当である。
以下の重量組成をもつ
炭素：０．１５％－０．２５％
マンガン：０．８％－１．５％
ケイ素：０．１％－０．３５％
クロム：０．０１％－０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％－０．０１％
鋼板に亜鉛又は亜鉛－アルミニウム被膜が両面に連続的にめっきされ，成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し，プレス成形で焼入れする鋼板（以下「先願発明’」という。）。
(3)本件訂正発明１について
ア本件訂正発明１と先願発明’との対比
(ア)先願明細書には，めっきされた亜鉛又は亜鉛－アルミニウム被膜が酸化皮膜を有することについての明示的な記載はない。
ところで，甲２（社団法人溶接学会「溶接学会全国大会講演概要－第５２集－」，平成５年３月１５日発行）には，合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面にＺｎＯ系酸化皮膜が存在することが，甲３（特開平５－３２０８５４号公報）には，溶融亜鉛めっき処理された鋼板を，酸素濃度２５％以上の酸化性雰囲気に保たれた高周波誘導加熱炉に導入し合金化処理することにより，めっき層の上層に緻密でかつ均一な酸化皮膜（ＺｎＯ）が形成されること（【０００８】，【００３５】，【００３６】）が，甲４（特開平１１－２２９１０４号公報）には，通常，めっき層の合金化処理は４００～６００℃で大気雰囲気中で施され，合金化処理後のめっき層表面には，Ａｌ酸化物（Ａｌ２Ｏ３など）及びＺｎ酸化物（ＺｎＯなど）等からなる，薄い酸化皮膜が生成すること（【００２６】）が，甲５（特開平１０－１９５６２１号公報）には，Ｚｎめっき浴中に所定量の特定の金属を含有させてめっき後，合金化炉を用いて所定の加熱条件化でＺｎ－Ｆｅ合金化とともに酸化膜を形成させること（【０００４】）が，それぞれ記載されている。
甲２ないし５の上記記載を考慮すると，先願発明’のように，甲４の加熱条件（４００～６００℃）より更に高温の９５０℃の大気雰囲気中において，亜鉛又は亜鉛－アルミニウム被膜が存在するのであれば，その表面が酸化することは，当業者であれば容易に理解できる事項である。そして，亜鉛又は亜鉛－アルミニウムの酸化皮膜が形成されると，その酸化皮膜が下層の亜鉛の蒸発を防止するバリア層として機能することも，当業者であれば理解できる事項である。したがって，本件訂正発明１と先願発明’とは，「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層」である点で共通する。(イ)先願発明’の「９５０℃でオーステナイト化」することは，９５０℃に加熱することであるから，本件訂正発明１の「７００～１０００℃に加熱」とは，「９５０℃に加熱」する点で一致する。
(ウ)先願明細書の鋼板は熱間プレス用の鋼板であるから，先願発明’の「鋼板」は，本件訂正発明１の「熱間プレス用鋼板」と一致する。イ本件訂正発明１と先願発明’との一致点及び相違点そうすると，本件訂正発明１と先願発明’の一致点及び相違点は，以下のとおりであると認められる。なお，一致点については，当事者間に争いがない。
(ア)一致点


表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層を鋼板表面に有する９５０℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス鋼板
(イ)相違点
「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えためっき層」に関し，本件訂正発明１では，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」であるのに対し，先願発明’では，「亜鉛又は亜鉛－アルミニウム被膜」である点（以下「相違点Ａ’」という。）。
ウ相違点Ａ’について
本件訂正発明１における亜鉛合金皮膜は，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」である。これに対して，先願発明’の「亜鉛又は亜鉛－アルミニウム被膜」を形成する合金めっき層としては，先願明細書の【請求項３】，【０００７】，【００１４】に「亜鉛又は亜鉛ベース合金」として，亜鉛をベースとして含む合金一般を広く意味する記載があるが，先願明細書において，「亜鉛ベース合金」として具体的に亜鉛以外の組成を含む合金として開示されているのは，「亜鉛－鉄」，「亜鉛－アルミニウム」及び「亜鉛－鉄－アルミニウム」の３種類であって，本件訂正発明１記載の上記合金に係る記載はない。
ところで，合金は，その構成（成分及び組成範囲等）から，どのような特性を有するか予測することは困難であり，また，ある成分の含有量を増減したり，その他の成分を更に添加したりすると，その特性が大きく変わるものであって，合金の成分及び組成範囲が異なれば，同じ製造方法により製造したとしても，その特性は異なることが通常である（弁論の全趣旨）。そうすると，先願明細書には，本件訂正発明１において特定されている上記のめっき合金が具体的に開示されていない以上，先願明細書に，先願発明’の「亜鉛又は亜鉛－アルミニウム被膜」を形成する合金として，本件訂正発明１において特定されている上記のめっき合金が記載されている又は記載されているに等しいということはできない。したがって，相違点Ａ’は，実質的な相違点であって，先願明細書に開示された発明は本件訂正発明１と同一ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
エ原告の主張について
(ア)原告は，本件訂正明細書の【００４０】に記載されているように，鋼板に亜鉛系合金のめっき層を付けるに当たり，目的に応じて適宜の合金元素を適宜量添加することは本件特許出願前から周知技術に属するものであって，本件審決も，甲２０，２４，乙３及び４を引用した上で，自動車用のめっき鋼板（亜鉛ベース合金）として，Ｚｎ－Ｎｉ，Ｚｎ－Ｃｏ，Ｚｎ－Ｍｎ，Ｚｎ－Ｃｒ等の合金めっきを周知のものと認定し，所望の物性を得るためこれら周知のめっきをめっき層として選択することは，当業者であれば容易である旨認定していること，本件訂正発明１において特定された添加元素は，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｃｒ，Ａｌ－Ｍｇ，Ｓｎ，Ｍｎの６種類であるが，本件訂正明細書には，これら各元素によって，それぞれいかなる作用効果が達成されるのかを明らかにした記載もなければ，これら６種類の元素を添加した合金に共通の性質も記載されていないし，本件訂正明細書の【表５】において，Ｎｏ．１～８の実施例の相互の優劣が全く区別されておらず，添加元素の添加理由も説明されていないことからすれば，本件訂正発明１は，先願発明の亜鉛ベース合金について，周知技術に従った任意の添加元素を恣意的に特定したにすぎず，これらの元素は，当業者の技術常識に従って目的に応じて適宜添加されるものであるから，本件訂正発明１は，実質的に，先願発明と同一である旨主張する。(イ)本件審決があげた甲２０（岡本篤樹「当社の自動車用薄板製品と利用技術」住友金属４８巻４号１６～１７頁，平成８年発行）には，自動車用表面処理鋼板として，純亜鉛の電気めっきより数倍の耐食性があり薄目付けが可能なＺｎ－Ｎｉ合金電気めっき鋼板が代表的なものとして使用されていることが，甲２４（社団法人日本鉄鋼協会「第１３８・１３９回西山記念技術講座表面処理技術の進歩と今後の動向」４７頁，平成３年５月１日発行）には，この１０年余の間に亜鉛めっきの主として耐食性向上の目的からいくつかの合金めっきが開発され，代表的なものとして，Ｚｎ－Ｃｏ，Ｚｎ－Ｎｉ，Ｚｎ－Ｍｎが示され，このうちＺｎ－Ｎｉ系は既に自動車用防錆鋼板として大量に生産されていることが，乙３（特開平７－１２６８６３号公報）には，発明の名称を「金属板及びメッキ金属板のフレキシブル生産設備」とする発明のめっき金属体のめっきとして，通常用いられるＺｎ－Ａｌ－Ｍｇめっき，Ｚｎ－Ｃｒめっきが可能であること（【００２５】）が，乙４（めっき技術便覧編集委員会編「めっき技術便覧３版」日刊工業新聞社２９５～２９６頁，昭和５２年１０月３０日発行）には，銅合金めっきの一つとして銅－亜鉛ブロンズめっきが，各種合金めっきの一つとしてすず－亜鉛合金めっきが，それぞれ記載されている。これらは，一般的な亜鉛系合金めっき又は自動車用鋼板に用いる亜鉛系合金めっきとして，上記の各合金めっきが周知の技術であったことを示すものということができる。
ところで，本件訂正発明は，前記１(2)のとおり，耐食性湿潤環境において鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスを適用することを着想したが，熱間プレスは７００～１０００℃という亜鉛系めっき金属の融点以上の温度で加熱することを意味し，このような場合，めっき層は溶融し，表面より流失し，あるいは溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものとなることが予測されたところ，実際に７００～１０００℃の温度に加熱を行い，次いで熱間プレスを行ったところ，予測に反して，一部の材料について問題なく熱間プレスを行えることが判明したことから，亜鉛系めっき鋼板を７００～１０００℃の温度に加熱してから熱間プレスを行っても，めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されるとともに，めっき層は合金化が進み，それにより高融点化してめっき層表面からの亜鉛の蒸発を防止し，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制するため，表面性状が良好な熱間プレス鋼板を見いだした発明である。


平成２５年３月２５日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１５５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年２月６日
判                  決
原            告        エイディシーテクノロジー
株式会社
訴訟代理人弁護士        水野健   司
同        弁理士        衛藤寛   啓被            告        株式会社ソニー・コンピュー
タエンタテインメント
訴訟代理人弁護士        熊倉禎   男
同                      飯田    圭同        弁理士        谷口信   行同                      中村佳   正
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８００１９０号事件について平成２４年３月３０日にした審決中，「特許第４６４４７３５号の請求項２ないし１０に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「サーバ，利用者装置，プログラム，及び，指標処理方法」とする特許第４６４４７３５号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は，平成１３年９月１８日に出願した特願２００１－２８３２４２号の一部を平成２０年１２月１９日に新たな特許出願として出願（特願２００８－３２４１４３号）され，平成２２年１２月１０日に設定登録された。被告は，平成２３年９月３０日付けで本件特許の請求項１～１０に係る発明の特許につき無効審判を請求し，原告は，同年１２月２６日付けで特許請求の範囲の請求項１０を訂正する訂正請求（以下「本件訂正請求」という。甲４１）をした。特許庁は，上記無効審判請求を無効２０１１－８００１９０号事件として審理し，平成２４年３月３０日，「訂正を認める。特許第４６４４７３５号の請求項２ないし１０に係る発明についての特許を無効とする。特許第４６４４７３５号の請求項１に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同年４月７日，原告に審決謄本が送達された。２本件訂正請求によって訂正された特許請求の範囲の記載（下線は，本件訂正請求による訂正部分。）
「【請求項１】
番組の視聴操作及び録画予約が可能な利用者装置が用いられて視聴されている番組であって放送中の番組を特定可能な情報である視聴状況情報を，複数の前記利用
者装置から受信する視聴状況情報受信手段と，
前記利用者装置において録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を，複数の前記利用者装置から受信する録画予約状況情報受信手段と，前記視聴状況情報受信手段により受信された各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて，現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標を算出する視
聴指標算出手段と，
前記録画予約状況情報受信手段により受信された各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて，番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標を算出する
録画予約指標算出手段と，
地域を特定可能な情報である地域特定情報を，前記利用者装置から受信する地域
特定情報受信手段と，
前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって，前記地域特定情報受信手段により受信された前記地域特定情報に基づき特定される地域において現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを，前記地域特定情報を送信して
きた前記利用者装置へ送信する指標送信手段と，
を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項２】
請求項１に記載のサーバにおいて，
前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組
表データ送信手段をさらに備えること，
を特徴とするサーバ。
【請求項３】
請求項２に記載のサーバにおいて，
前記番組表データ送信手段は，放送中の番組と同時に前記視聴指標，前記録画予約指標及び前記番組表が表示可能なよう構成された前記番組表データを送信するこ
と，
を特徴とするサーバ。
【請求項４】
番組の視聴操作及び録画予約が可能な利用者装置であって，放送中の番組であって現在視聴されている番組を特定可能な情報である視聴状況
情報をサーバへ送信する視聴状況情報送信手段と，
録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を前記サーバ
へ送信する録画予約状況情報送信手段と，
利用者からの操作を受け付ける受付手段と，
前記受付手段を介して利用者により指定された地域を特定可能な情報である地域特定情報を，前記サーバへ送信する地域特定情報送信手段と，各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて前記サーバにおいて算出された現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標と，各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて算出された番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約
指標とを受信する指標受信手段と，
前記視聴指標と前記録画予約指標とが，番組表上の番組に対応づけて表示可能なよう構成された番組表データをサーバから受信する番組表データ受信手段と，受信された前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって，前記地域特定情報送信手段により送信された前記地域特定情報に対応する地域において現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約
指標とを含む番組表を出力する出力手段と，
を備えることを特徴とする利用者装置。
【請求項５】
請求項４に記載の利用者装置において，
前記出力手段は，放送されている番組の映像も出力することができ，利用者により現在視聴されている番組の映像と同時に一画面において利用者が視聴可能なよう
前記番組表を出力すること，
を特徴とする利用者装置。
【請求項６】
請求項５に記載の利用者装置において，
利用者により現在視聴されている番組の映像と同時に出力されている前記番組表上で，その視聴されている番組と異なるチャンネルの番組が前記受付手段を介して利用者により選択されると，その選択された番組のチャンネルに切り替えて前記出力手段に番組の映像を出力させるチャンネル切替手段をさらに備えること，を特徴とする利用者装置。
【請求項７】
番組の視聴操作及び録画予約が可能なコンピュータである利用者装置に，放送中の番組であって現在視聴されている番組を特定可能な情報である視聴状況情報をサーバへ送信する視聴状況情報送信ステップと，録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を前記サーバ
へ送信する録画予約状況情報送信ステップと，


利用者からの操作を受け付ける受付手段を介して利用者により指定された地域を特定可能な情報である地域特定情報を，前記サーバへ送信する地域特定情報送信ス
テップと，
各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて前記サーバにおいて算出された現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標と，各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて算出された番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標とを前記サーバから受信する指標受信ステップと，前記視聴指標と前記録画予約指標とが，番組表上の番組に対応づけて表示可能なよう構成された番組表データをサーバから受信する番組表データ受信ステップと，前記視聴指標，前記録画予約指標，及び，前記番組表データに基づいて，前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって，前記地域特定情報送信ステップにより送信された前記地域特定情報に対応する地域において現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番
組表を出力する出力ステップと，
を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
請求項７に記載のプログラムにおいて，
前記出力ステップは，現在視聴されている番組の映像と同時に一画面において視聴者が視聴可能なよう前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む前記番組表を出力
すること，
を特徴とするプログラム。
【請求項９】
請求項８に記載のプログラムにおいて，
利用者により現在視聴されている番組の映像と同時に出力されている前記番組表上で，その視聴されている番組と異なるチャンネルの番組が前記受付手段を介して利用者により選択されると，その選択された番組のチャンネルへ切り替える指令を，チャンネルを切り替える機能を有するチャンネル切替手段へ出力するチャンネル切
替ステップを，
さらに前記利用者装置に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
一又は複数のコンピュータシステムが行う指標処理方法であって，番組の視聴操作及び録画予約が可能な利用者装置によって視聴されている番組であって放送中の番組を特定可能な情報である視聴状況情報を，複数の前記利用者装
置から取得する視聴状況情報取得ステップと，
前記利用者装置において録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を，複数の前記利用者装置から取得する録画予約状況情報取得ステップ
と，
前記視聴状況情報取得ステップにより取得された各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて，現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標を算出す
る視聴指標算出ステップと，
前記録画予約状況情報取得ステップにより取得された各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて，番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標を算出
する録画予約指標算出ステップと，
地域を特定可能な情報である地域特定情報を，前記利用者装置から受信する地域
特定情報受信ステップと，
前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組
表データ送出ステップと，
前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって，前記地域特定情報受信手段により受信された前記地域特定情報に対応する地域において現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを，前記地域特定情報を送信してきた前記
利用者装置へ送出する指標送出ステップと，
を含むことを特徴とする指標処理方法。」（以下，【請求項１】～【請求項１０】に係る発明を，それぞれ「本件発明１」～「本件発明１０」といい，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。）
３審決の理由
別添審決書写しのとおりであり，本件訴訟に関連する部分の要旨は，本件発明２～１０に関して平成２２年１１月５日付け手続補正書による補正（以下「本件補正」という。）は特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしておらず，本件発明２～１０は，同項に規定する要件を満たしていない補正をした出願に対して特許されたものと認められるから，同法１２３条１項１号の規定による無効とすべきであるというものである。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
(1)審決は，本件発明２～１０に関し，本件特許の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。甲１５）には，「送信・受信において，番組表データが視聴率等と離れて送信・受信されるという捉え方をする思想を読むことはできず」（審決８２頁１０行～１２行等）と判断したが，誤りである。当初明細書等には，送信・受信において，番組表データが視聴率等と離れて送信・受信されるという捉え方をする思想を読むことはでき，本件発明２～１０は，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しない。
よって，本件発明２～１０は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしており，無効とされるべきではない。以下，詳述する。
(2)当初明細書等の記載
ア背景技術
当初明細書等（甲１５）の【０００２】には，通信回線を介して番組表を送信・受信することが，背景技術として記載されている。なお，ここでの番組表は，視聴率等が組み込まれていないものであることは明らかである。
イ課題を解決するための手段
当初明細書等の【００１１】には，利用者側の番組表表示手段が，通信回線網を介して，又は，ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体から番組表データを取得することが記載されている。
ウ第１実施形態
当初明細書等の第１実施形態の説明の【００３７】，【００３８】には，利用者側端末２０は，調査者側装置１０に番組表の送信を要求し，その要求を受けて調査者側装置１０は，番組表を送信することが記載されている。そして，利用者側端末２０は，通常の番組表（視聴率等の組み込まれていない番組表）を表示することが記載されている。
エ第２実施形態
当初明細書等の第２実施形態の説明の【００７１】には，第２実施形態は，第１実施形態の全ての構成を含むことを前提に，第１実施形態とは，「後述する」相違点があることが示され，【００７３】，【００７４】には，第２実施形態は，視聴率等の指標が記載されていない番組表をハードディスクから読み出す技術，それと異なるタイミングで視聴率等の指標をハードディスクから読み出す技術，及び番組表と視聴率等の指標とを組み合わせる技術が開示されている。このことから，視聴率等の指標データとチャンネル毎の番組表データとを別々に記憶し，これらを別の処理ステップ（異なるタイミング）で読み出し，これらを関連付けて指標の入った番組表を作成する技術が開示されているといえる。


そして，【００７５】には，視聴率を含む番組表（視聴率を含まない通常の番組表に視聴率が対応付けられたもの）が，調査者側装置１０から利用者側端末２０へ送信され，利用者側端末２０でその番組表が表示されることが記載されている。
オ変形例
当初明細書等の変形例の説明の【００７８】には，第１実施形態及び第２実施形態以外にも，様々な形態で実施できることが積極的に記載され，【００７９】には，調査者側装置１０が，複数のコンピュータシステムで構成されていてもよいことが，【００８１】には，利用者側端末２０は，番組表を，調査者側装置１０から取得してもよいし，自身がアクセス可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体から取得してもよいことが記載されている。
なお，利用者側端末２０がＣＤ－ＲＯＭから読み出す番組表は，視聴率等が組み込まれていない番組表であることは明らかである。なぜなら，視聴率等が組み込まれた番組表がＣＤ－ＲＯＭに記憶されているとすれば，その番組表の視聴率は実際の視聴率が反映されたものではなく，不合理であるからである。また，視聴率等について利用者側端末２０は，調査者側装置１０から取得することは明らかである。
カ小括
以上から，次の事項が，当初明細書等に記載の技術的事項といえる。
(ｱ)技術的事項１
視聴率が組み込まれていない番組表を調査者側装置１０が送信し，利用者側端末２０が受信して表示すること（第１実施形態）。
(ｲ)技術的事項２
視聴率を組み込んだ番組表を調査者側装置１０が送信し，利用者側端末２０が受信して表示すること（第２実施形態）。
(ｳ)技術的事項３
利用者側端末２０において，視聴率が組み込まれていない番組表がＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体から取得され，視聴率が調査者側装置１０から取得されること（変形例）。
(ｴ)技術的事項４
利用者側端末２０において，視聴率が組み込まれていない番組表と，視聴率とが，調査者側装置１０から別々に取得されること。
(3)技術的事項４が当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれることア(ｱ)視聴率の入った番組表を送受信することの記載があること上述したとおり，第２実施形態として記載されている。(ｲ)視聴率のみを送受信することの記載があること上述したとおり，変形例として記載されている。
(ｳ)番組表のみを送受信することの記載があること上述したとおり，背景技術や第１実施形態に記載されている。(ｴ)視聴率と番組表とを別々に記憶すること，これらを別の処理ステップ（異なるタイミング）で読み出すことの記載があること
上述したとおり，第２実施形態として記載されている。(ｵ)様々な形態で実施することができることの記載があること上述したとおり，変形例の欄に記載されている。
(ｶ)送信側の機能を複数のコンピュータシステムに振り分けて構成してもよいこ
との示唆があること
上述したとおり，調査者側装置１０を複数のコンピュータシステムで構成してもよいことが記載されており，このことは，調査者側装置１０が有する機能を分解し，その分解した機能を各コンピュータシステムに振り分けてもよいことの示唆である。(ｷ)視聴率と番組表とを別々に送信・受信することは周知技術であること特開２０００－３０８０３５号公報（甲１。以下「甲１公報」という。）には，局装置２は，番組表送信部３５と，予想視聴率送信部４３とを備え（図４），家庭装置４は，視聴率受信部２５と，番組表取得表示部２６とを備える（図３）こと，すなわち，番組表と視聴率とが独立して送受信されて，利用者側で表示されることが記載され，特開平１１－２５５４１号公報（甲４２。以下「甲４２公報」という。）には，番組情報処理装置は，受信した番組情報を記憶する番組情報格納手段と，番組表の属性情報（視聴率等）が入力される属性入力手段とを備える（【００３９】，【００４０】，【００５０】，図１，図４（ｂ））こと，すなわち，番組表の基礎となる情報である番組情報と，視聴率とが別々の手段で取得され，利用者に表示されることが記載されている。
イ上記ア(ｱ)～(ｷ)から，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として，利用者側端末２０において，視聴率が組み込まれていない番組表と，視聴率とが，調査者側装置１０から別々に取得されること（技術的事項４）が導かれることは明らかである。そして，このことは録画率についても同様にいえる。
(4)したがって，視聴率等の送信・受信手段と番組表データの送信・受信手段とが別々に存在する本件発明２～１０について，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するとした審決には誤りがある。すなわち，本件発明２～１０は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしており，無効理由はない。
よって，本件審決中，「特許第４６４４７３５号の請求項２ないし１０に係る発明についての特許を無効とする。」との部分は取り消されなければならない。
２被告の反論
原告主張の取消事由は，以下のとおり理由がない。
(1)本件補正


ア本件特許の請求項２～１０における「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備えること，を特徴とするサーバ」（請求項２，３），「番組表データをサーバから受信する番組表データ受信手段」（請求項４～６），「番組表データをサーバから受信する番組表データ受信ステップ」（請求項７～９）及び「番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」（請求項１０）との記載事項は，本件補正により追加されたものである（以下，上記記載事項をまとめて「補正事項６」という。）。イ本件特許の請求項２～１０における「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって……現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを……送信する指標送信手段」（請求項１を引用する請求項２，３），「視聴指標と，……録画予約指標とを受信する指標受信手段と……番組表データを……受信する番組表データ受信手段と……前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって……現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力手段」（請求項４～６），「視聴指標と……録画予約指標とを……受信する指標受信ステップと……番組表データを……受信する番組表データ受信ステップと，前記視聴指標，前記録画予約指標，及び，前記番組表データに基づいて，前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって……現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力ステップ」（請求項７～９），「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって……現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを……送出する」（請求項１０）との記載事項は，本件補正により追加されたものである（以下，上記記載事項をまとめて「補正事項７」という。）。(2)補正事項６，７が新規事項の追加に当たること当初明細書等の記載に接した当業者であれば誰もが，記載されているのと同然であると理解する事項の範囲は，視聴指標と録画予約指標とを送信・受信する手段，手順一般のうち，番組表に記載された視聴指標と録画予約指標とを番組表と一体のものとして送信・受信する手段，手順にとどまり，番組表とは別体の視聴指標と録画予約指標とをそれ自体として送信・受信する手段，手順には及ばないことが明らかである。また，当業者によって明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものの範囲も同様であることが明らかである。
したがって，補正事項６，７は，番組表とは別体の視聴指標と録画予約指標とをそれ自体として送信・受信する点において，新規事項の追加に当たる。(3)当初明細書等には視聴率等の送信・受信手段，手順と番組表の送信・受信手段，手順とが別々に存在するものは直接記載されていないこと原告は，視聴率等について利用者側端末２０は，調査者側装置１０から取得することは明らかであると主張し，当初明細書等には，技術的事項３「利用者側端末２０において，視聴率が組み込まれていない番組表がＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体から取得され，視聴率が調査者側装置１０から取得されること(変形例)」が記載されていると主張するが，何らの具体的な根拠も示していない。当初明細書等の【００８１】には視聴率等についての記載は一切なく，その他の当初明細書等の記載を見ても，「視聴率のみを送受信すること」は一切記載されていない。したがって，原告の上記主張は，合理的な根拠を欠くものであることが明らかである。なお，当初明細書等の【００８１】の記載は，視聴率及び録画率の調査まで，すなわちチャネルデータ及び録画番組データの収集及びそれらに基づく視聴率及び録画率の算出までを行う実施形態（第１実施形態）に関する変形例を記載したものであって，視聴率及び録画率を記載した番組表の作成・送信を行う実施形態（第２実施形態）に関する変形例を記載したものではない。
(4)視聴率等の送信・受信手段，手順と番組表の送信・受信手段，手順とが別々に存在するものは，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項でないこと   視聴率のみを送受信することは当初明細書等には直接記載されていない。上記(3)で述べたとおり，「視聴率のみを送受信すること」は当初明細書等には直接記載されておらず，技術的事項４が導かれることを主張するのに，これを根拠とすることは失当である。
イ視聴率と番組表とを別々に送信・受信することは周知技術であるとはいえない。
甲４２公報には，番組表の基礎となる情報である番組情報と，視聴率とが別々の手段で取得され，利用者に表示されることは記載されておらず，原告の主張に係る技術の周知性が立証できていない。いずれにしても，特許文献を２つ挙げるのみでは，原告の主張に係る技術の周知性を示すのに十分ではない。ウ仮に視聴率と番組表とを別々に送信・受信することが周知技術であったとしても，技術的事項４は当初明細書等から自明な事項ではない。すなわち，技術的事項４における送信・受信される「視聴率」は，「利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応付けられて表示されるための」ものであるところ，当初明細書等には，視聴率及び録画率のいずれか一方又は両方を組み込んだ番組表が，調査者側の番組表作成手段によって作成され，該作成された番組表が，調査者側の番組表送信手段によって送信され，利用者装置によって受信され，表示されることしか記載されておらず，番組表とは別体の視聴率や録画率自体が調査者側装置から送信され，利用者装置によって受信されたり，及び／又は利用者装置において視聴率や録画率とは別体の番組表自体を特に調査者側装置以外から取得し，更にこのような別体の視聴率や録画率と番組表に基づいて利用者装置において視聴率や録画率を組み込んで番組表を作成し，表示したりする構成は，当初明細書等には一切記載されていないし，そのような構成を実施するための具体的な手法も，当初明細書等の開示からは不明である。


この点に関して，番組表の送信側から視聴率が組み込まれた番組表が送信される技術は知られているが，番組表とは別体の視聴率や録画率と番組表に基づいて利用者装置において視聴率や録画率を組み込んで番組表を作成し，表示したりする技術は周知でない。なお，甲１公報には，予想視聴率と番組表とを別々に送信・受信することは記載されているが，受信された予想視聴率は，現在放送中の番組及び／又はその各裏番組についてのものであって，ＴＶ画面の片隅に表示されるものであり，番組表に組み込まれて表示されるものではない（【００３５】，【００４９】参照）。よって，「利用者側端末２０において，視聴率が組み込まれていない番組表と，視聴率とが，調査者側装置１０から別々に取得されること」（技術的事項４）は，当初明細書等の現実の記載に接した当業者であれば誰もが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項ではない。
エ小括
以上により，視聴率等の送信・受信手段，手順と番組表の送信・受信手段，手順とが別々に存在するものは，当初明細書等の記載に接した当業者に自明の事項でもなく，さらには，当業者にとって当初明細書等の記載の全てを総合することにより導かれる技術的事項でもない。
(5)以上に述べたとおり，本件特許の請求項２～１０に関する補正事項６，７は，特許請求の範囲の記載それ自体として，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものではなく，新規事項の追加に当たるものであるから，この点に関する本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本件発明２，３，１０について   (1)本件補正による補正事項平成２２年１１月５日付け手続補正書（甲１７）によれば，本件補正による補正後の請求項２は，「請求項１に記載のサーバにおいて，」として請求項１のサーバを引用しているところ，請求項１のサーバは，「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で，請求項２は，「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから，請求項２は，「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに，「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり，番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである（下線は判決において付加。以下同様。）。また，同補正後の請求項３は，請求項２を引用しているから，同様に，番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。
本件補正後の請求項１０は，指標処理方法について，「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標」であって，受信された地域特定情報に対応する地域において「現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標」とを「送出する指標送出ステップ」とを備えることを特定しているから，請求項２と同様に，番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。
そして，これらの視聴指標及び録画予約指標は，「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるため」のものであるから，視聴指標及び録画予約指標を受信した利用者装置において，これらとは別に受信された番組表データに基づいて，視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力することを前提として，番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることも特定するものである。
(2)当初明細書等の記載
ア当初明細書等（甲１５）には，図面（別紙参照）とともに，以下の記載がある。
「【背景技術】
【０００２】
現在，複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には，各番組の詳細な内容を確認したり，希望する番組を録画予約したりできるものがある。」
「【課題を解決するための手段】
……
【０００７】
この視聴率調査システムにおいて利用者側の備える各手段は，例えば，コンピュータシステム，携帯情報端末，携帯電話機などの端末装置に備えられるものである。
【０００８】
また，番組表表示手段や視聴番組表示手段は，例えば，パソコンのディスプレイ，携帯情報端末の表示画面，テレビ画面などの表示装置に番組表，番組の映像を表示するための手段である。これらの各手段が表示する番組表または映像は，同一の表示装置に表示すればよく，例えば，表示画面を分割して表示するように構成してもよいし，いずれか一方を表示画面の全部に表示して両者の表示を任意に切り替えられるように構成してもよい。また，両者を別の表示装置に表示するように構成してもよい。
【０００９】
また，視聴番組指定手段は，番組表を構成する番組のうち少なくとも１の番組を指定する手段であり，例えば，番組表と共に表示されたカーソルをマウスなどのポインティングデバイスによって移動させて，ポインティングデバイスのボタンで選択操作を行うことによって番組を指定できるように構成すればよい。
【００１０】
また，調査者側の備える各手段は，例えば，周知のコンピュータシステムに備えられるものである。
【００１１】
この視聴率調査システムでは，まず，番組表表示手段が番組表を表示する。番組表は，例えば，電子番組ガイドで利用されているものであって，縦方向に時刻，横方向に放送チャンネルをとって番組を配列した表形式のものである。この番組表は，通信回線網を介して受信したデータや，ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体から読み出したデータであって，このようなデータに基づいて番組表表示手段が番組表を表示する。」
「【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
次に本発明の実施の形態について例を挙げて説明する。
【００３２】第１実施形態］
視聴率調査システム１は，図１に示すように，インターネット１００を介してデータ通信可能に構成された調査者側装置１０と，利用者側端末２０などによって構成される。
【００３３】


調査者側装置１０は，ＣＰＵ１１，ハードディスク（以降，ＨＤとする）１２，通信装置１３，ディスプレイ１４，キーボード１５などを備えた周知のコンピュータシステムによって構成されるものであり，通信装置１３を介してインターネット１００に接続されている。
【００３４】
利用者側端末２０は，ＣＰＵ２１，ハードディスク２２，通信装置２３，ディスプレイ２４，キーボード２５，マウス２６，テレビチューナー２７などを備えた周知のコンピュータシステムで構成されるものであり，通信装置２３を介してインターネット１００に接続されている。また，この利用者側端末２０には，後述する番組ガイド処理を利用者側端末２０に実行させる番組ガイドプログラムが内蔵されている。
【００３５】
次に，利用者側端末２０が実行する番組ガイド処理を図２に基づいて説明する。この番組ガイド処理は，番組ガイドプログラムに従って実行される。
【００３６】
まず，利用者側端末２０は，変数ｓｂｃおよび変数ｅｂｃを初期化（「０」をセット）する（ｓ１１）。変数ｓｂｃ，変数ｅｂｃは，以降の処理で，放送チャンネルを示すデータをセットするために利用されるものである。
【００３７】
次に，利用者側端末２０は，調査者側装置１０に番組表の送信を要求する（ｓ１２）。この処理では，番組表の送信を要求するためのデータと，要求する番組表の時間帯および地域を示すデータとで構成される要求データが，調査者側装置１０に送信される。なお，このｓ１２の処理が本番組ガイド処理において最初に行われる場合，要求される番組表の時間帯は，ｓ１２の処理が実行された時刻以降の時間帯となるように構成されている。また，要求される番組表の地域は，利用者によりあらかじめ設定された地域となるように構成されている。そして，この要求データを受信した調査者側装置１０からは，要求データで要求された時間以降３時間分の番組表が送信されてくる。なお，ここで要求データを受信することによって番組表を送信してくる調査者側装置１０は，本発明における番組表送信手段として機能するものである。
【００３８】
次に，利用者側端末２０は，調査者側装置１０から送信されてくる番組表を受信してディスプレイ２４に表示する（ｓ１３）。ここで表示される番組表は，縦軸に放送時刻，横軸に放送チャンネルが配置された表形式のものであって，図３（ａ），（ｂ）に示すように，ディスプレイ２４の表示領域を３分割したうちの第１領域Ａ１内に表示される。なお，この３分割した表示領域のうち，第２領域Ａ２は，以降の処理で，利用者が視聴する番組として選択した番組の映像が表示される領域である。また，第３領域Ａ３は，以降の処理で，メニュー画像，利用者が選択した番組の詳細な内容，出演者，サブタイトルなどの情報が表示される領域である。
【００３９】
次に，利用者側端末２０は，番組表に対する操作が行われるまで待機状態となる（ｓ１４）。ｓ１３の処理で番組表が表示された後，利用者は，キーボード２５やマウス２６によって種々の操作を行うことができるようになる。
【００４０】
例えば，ディスプレイ２４の第１領域Ａ１には，複数の地域から１の地域を選択可能なプルダウンメニューＭ１，複数の時間から１の時間を選択可能なプルダウンメニューＭ２が表示されている。利用者は，これらのメニューから地域または時間を選択する操作を行うことによって，選択された地域または時間の番組表の再送信を調査者側装置１０に要求することができる。
【００４１】
また，ディスプレイ２４の第１領域Ａ１には，番組表と共にカーソルフレームＦも表示されており，利用者は，このカーソルフレームＦを移動させた後，決定キーを押すといった操作によって，カーソルフレームＦがある位置の番組を選択する操作を行うこともできる。番組表中の各番組には，番組の放送チャンネル，放送開始時刻および放送終了時刻を示すデータが対応づけられており，利用者が番組を選択する操作を行うことによって，番組の放送チャンネル，放送開始時刻および放送終了時刻をデータとして抽出できるように構成されている。
【００４２】
また，本番組ガイド処理を終了するための操作を行うこともできる。
【００４３】
このｓ１４の処理において，番組表の再送信を要求する操作が行われた場合（ｓ１５：ＹＥＳ），ｓ１２の処理に戻る。」
「【００７１】第２実施形態］
視聴率調査システム２は，調査者側装置１０が利用者側端末２０から番組表の要求を受けた際に，後述する番組表作成処理を実行するように構成されている点のみが第１実施形態と異なるものであって，以下の説明では，第１実施形態との相違点のみを詳述する。
【００７２】
調査者側装置１０が実行する番組表作成処理を図４に基づいて説明する。この番組表作成処理は，番組表の送信を要求する内容の要求データを利用者側端末２０から受信することによって開始される。
【００７３】
まず，調査者側装置１０は，要求データに基づいて要求された地域，時間の番組表をハードディスク１２から読み出す（ｓ５１）。この処理で読み出される番組表は，要求データに基づいて要求された時間以降３時間分の番組表である。
【００７４】
次に，調査者側装置１０は，番組の視聴率が該番組に対応する領域に記載された番組表を作成する（ｓ５２）。この処理において各番組の表示領域に記載される視聴率は，ハードディスク１２に記憶された視聴率から算出されたものであって，一定時間毎に複数回算出された視聴率を番組の放送時間内における算出回数で平均した平均視聴率である。なお，番組表中の番組が一定期間に複数回連続して放送される番組である場合には，番組に対応する領域に前回の放送での視聴率および録画率が記載されるように構成してもよい。また，番組の表示領域に記載される視聴率として，例えば，対応する番組の放送時間となる視聴率のうち最大値となる最高視聴率であってもよい。
【００７５】
そして，調査者側装置１０は，ｓ５２の処理で作成された番組表を利用者側端末２０に送信する（ｓ５３）。この番組表を受信した利用者側端末２０は，図５に示すように，各番組の表示領域に視聴率および録画率が記載された番組表が表示される。
【００７６】
なお，以上説明した視聴率調査システム２において，番組の視聴率が該番組に対応する領域に記載された番組表を作成する調査者側装置１０は，本発明における番組表作成手段として機能するものである。
【００７７】


このように構成された視聴率調査システム２によれば，放送が終了した番組の視聴率や放送中の番組の視聴率を利用者が番組表上で簡単にチェックすることができる。また，番組の録画率を利用者が番組表上で簡単にチェックすることができる。
【００７８】
［変形例］
以上，本発明の実施形態について説明したが，本発明は上記の具体的な実施形態に限定されず，このほかにも様々な形態で実施することができる。
【００７９】
例えば，本実施形態においては，調査者側装置１０が１のコンピュータシステムによって構成されたものを例示したが，複数のコンピュータシステムで構成されていてもよい。
【００８０】
また，本実施形態においては，利用者側端末２０が周知のコンピュータシステムによって構成されているものを例示したが，利用者側端末２０として，携帯情報端末や携帯電話機などを利用することもできる。
【００８１】
また，本実施形態においては，図２におけるｓ１３の処理で，利用者側端末２０のディスプレイ２４に表示される番組表が，調査者側装置１０から送信されてくる場合を例示したが，番組表は，ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体から読み出されるものであってもよい。また，調査者側装置１０から送信されてきた番組表を，利用者側端末２０のハードディスク２２に記憶しておき，必要に応じて読み出せるように構成してもよい。」
イ上記【００７１】，【００７２】，【００７５】等の記載によれば，当初明細書等における「第２実施形態」は，「調査者側装置１０が利用者側端末２０から番組表の要求を受けた際に，後述する番組表作成処理を実行するように構成されている」点において「第１実施形態」と異なること，第２実施形態における番組表は，利用者側端末２０から番組表の要求を受けた調査者側装置において作成されて利用者端末に送信され，番組表の送信を受けた利用者端末がこれを表示することが示されているから，第２実施形態においては，視聴率及び録画率を番組表の各番組に対応して記載する処理を行うのが調査者側端末であって，利用者側端末でないとされているものである。
これに対して，上記【００１１】，【００８１】等の記載によれば，「変形例」等において，番組表はＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体から読み出されるものでもよいことが記載されているものの，利用者側端末において視聴率及び録画率をＣＤ－ＲＯＭから読み出された番組表の各番組に対応して記載する処理を行うことやこれを行うために必要な技術的事項は記載されていない。調査者側装置と利用者側端末とは，前者が各番組についての視聴率や録画率の集計を行う主体であるのに対して，後者はそうでない点で異なっており，この違いに応じて，視聴率及び録画率を番組表の各番組に対応して記載する処理等において異なる。したがって，前者が記載されているからといって，後者が記載されていることにはならないし，他の記載を総合しても，後者が記載されているということはできない。
さらに，利用者側端末における視聴率及び録画率を番組表の各番組に対応して記載する処理等が明細書等において記載を省略できる程度に周知な事項であると認めるに足りる証拠はない。原告は，甲１公報及び甲４２公報により「視聴率と番組表とを別々に送信・受信すること」が周知であると主張するが，上記証拠から上記技術的事項が周知であると認めるに十分とはいえない。
また，補正された事項が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認められるには，当初明細書等に明示の記載がなくても，これに接した当業者であれば，出願時の技術常識に照らして，当該事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項も含むものと解されるが，仮に「視聴率と番組表とを別々に送信・受信すること」が周知技術と認められるとしても，「番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されること」及び「視聴指標及び録画予約指標を受信した利用者装置において，これらとは別に受信された番組表データに基づいて，視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力すること」が，当初明細書等に記載されていると同然であると理解する事項とは認められない。
以上検討したところによれば，当初明細書等の第２実施形態に関する記載内容に，変形例に関する記載やその他の記載を総合しても，利用者装置が視聴指標，録画予約指標とともにこれらとは別に受信された番組表データに基づいて視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた視聴指標と録画予約指標とを含む番組表を出力することやその裏付けとなる技術的事項を導くことはできない。(3)したがって，請求項２，３，１０に係る本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認めることはできず，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとした本件審決の判断に，誤りはない。２本件発明４～９について   (1)本件補正による補正事項本件補正後の請求項４は，利用者装置について，「各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて前記サーバにおいて算出された現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標と，各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて算出された番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標とを受信する指標受信手段」，「前記視聴指標と前記録画予約指標とが，番組表上の番組に対応づけて表示可能なよう構成された番組表データをサーバから受信する番組表データ受信手段」及び「受信された前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって……現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力手段」を備える旨の特定をするものである。したがって，本件補正後の請求項４は，利用者装置が，視聴指標，録画予約指標とともにこれらとは別に受信された番組表データに基づいて，視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する旨の特定を含む。さらに，番組表データの受信が視聴指標及び録画予約指標の受信と区別されているから，受信の前提となる送信においても，番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。
また，本件補正後の請求項５，６は，請求項４を引用するものであり，請求項７～９は，請求項４～６の内容に対応したプログラムであり，いずれも，同様の特定をするものである。
(2)そして，当初明細書等の記載から，利用者装置が視聴指標，録画予約指標とともにこれらとは別に受信された番組表データに基づいて視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた視聴指標と録画予約指標とを含む番組表を出力することやその裏付けとなる技術的事項を導くことができないことは，上記１(2)に説示したとおりである。