ウ原告の主張する「入力キー等の操作入力手段の数の削減や，機械の小型化といった課題」は，「ソフトキー」を設けることで解決しているのであって，「通常モード」の他に「簡易操作モード」を設けたり，所定の条件の下で復帰するモードとして「通常モード」以外のモードを設けることで解決しているわけではない。そうすると，原告の主張する課題が引用例２に記載されていないからといって，引用例２の技術事項１，２を引用発明に適用することについて動機付けを欠くことにはならない。エ以上のとおりであるから，原告の主張はいずれも失当であり，審決による本願補正前発明と引用発明との「相違点１」の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１請求の原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
２補正要件についての判断の誤り（取消事由１）の有無審決は，原告が平成２１年１０月１３日付けでなした本件補正は，請求項の削除・特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正・明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的としていないからその要件を満たしていないと判断し，一方，原告はこれを誤りとするので，以下，検討する。
(1)本件において適用される平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１７条の２第４項は，次のとおりである。
「４項：前項に規定するもののほか，第１項第２号及び第３号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。
１：第３６条第５項に規定する請求項の削除
２：特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
３：誤記の訂正
４：明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」
(2)ところで，本件補正は，特許請求の範囲の記載を前記第３，１(2)アから同第３，１(2)イに変更するものであって，補正前の「第１のデフォルトモード」，「第２のデフォルトモード」及び「無線電話」を，それぞれ「通常モード」，「簡易操作モード」及び「携帯型無線電話」に変更する補正事項，及び請求項１に「通常モードにおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能は，使用可能な他の機能を選択することに関し，前記簡易操作モードおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能は，特定の機能を実行することに関し，」との記載を追加する補正事項を含むものである。アこれにつき審決は，本件補正により，「無線電話」の一部が「携帯型無線電話」に変更された結果，請求項１に記載された発明には「無線電話」と「携帯型無線電話」の２種類が存在することになるところ，明細書の記載を参酌しても「無線電話」と「携帯型無線電話」の使い分け及び技術的意味の違いが不明であるから，本件補正により，発明の内容はかえって不明りょうとなったと判断している。
しかし，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１には，「無線電話が所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話であって」と記載されていることから，「無線電話」は，「所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話」であることが特定されており，「無線電話」が，上記「携帯型無線電話」を意味することは，本願明細書の記載を参酌するまでもなく，文理解釈上自明というべきである。そして，特許請求の範囲の記載から，「無線電話」と「携帯型無線電話」とが別異のものを意味すると解釈する余地はない。
イまた，審決は，本件補正により，補正前の請求項１の「第１（のデフォルトモード）」は「通常モード」と変更されたにもかかわらず，請求項１を引用する請求項４には「前記第１」との記載がそのまま残っており，この結果，補正後の請求項４は意味不明となった旨判断している。しかし，本件補正前の特許請求の範囲の記載において，請求項４の「前記第１及び第２のデフォルトモード」が請求項１の「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を指すことは明らかであり，本件補正が，請求項１の「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を，それぞれ「通常モード」及び「簡易操作モード」に補正する補正事項を含むことに鑑みれば，本件補正後の請求項４における「前記第１及び簡易操作モード」が「前記通常モード及び簡易操作モード」を意味し，「前記第１」との記載が誤記であることは，本件補正の全趣旨から明らかというべきである。また，上記のとおり，補正後の請求項４における「第１」との記載が「通常モード」を意味するものと正しく解釈することができるのであるから，本件補正によって，請求項４が意味不明になったということもできない。
ウなお，審決における「本件補正によって，補正前の請求項１の『第１』は，『通常モード』と変更されたにもかかわらず，『前記第１』との記載がそのまま残され，結果として意味不明の記載となった。」との記載は，本件補正後の請求項４における「前記第１」との記載が「通常モード」を指すことを前提とした認定であり，審決も「前記第１」との記載が誤記であることを認識していたことを裏付けている。
エしたがって，本件補正につき，請求項の削除，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでもないから平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１７条の２第４項の規定に違反するとして却下すべきとした審決の判断は誤りというべきである。
オ被告の主張に対する判断
(ｱ)被告は，本件補正後の請求項１では，「上記無線電話」との記載よりも前に「無線電話」及び「携帯型無線電話」の記載があり，「上記無線電話」が明らかに「携帯型無線電話」を指しているとはいえないと主張する。
しかし，「上記無線電話」との記載よりも前に「無線電話」及び「携帯型無線電話」の記載があるとしても，前記のとおり，「無線電話」が「携帯型無線電話」を意味することは自明というべきであるから，「上記無線電話」が「携帯型無線電話」を指すことは明らかである。(ｲ)また，被告は，「前記第１」との記載が誤記にすぎないとしても，「前記第１」に対応する「第１」との構成が存在せず，本件補正により，請求項４の記載は意味不明となったと主張する。


しかし，前記のとおり，本件補正後の請求項４における「前記第１」との記載が誤記であることは明らかであり，このことは，請求項１ないし３には，本件補正後の請求項４に記載された「前記第１」に対応する記載が存在しないことによっても裏付けられているというべきである。(ｳ)よって，本件補正により，発明の内容が不明りょうになったとも，請求項４の記載が意味不明となったともいえず，被告の主張は理由がない。
カ小括
以上のとおり，本件補正を却下すべきとした審決の判断は誤りである。もっとも，審決は，本件補正却下の理由として本願補正発明が独立特許要件（特許法２９条２項）を満たしていないことも挙げているから，進んで，上記独立特許要件（前記改正前特許法１７条の２第５項，１２６条４項）の有無について検討する。
３本願補正発明の独立特許要件についての判断の誤り（取消事由２，３，４，５）の有無
審決は，本願補正発明は引用発明，引用例２及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到できたから，本件補正は独立特許要件を満たさないとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。
(1)本願補正発明の意義
ア本願明細書（出願明細書［甲７］，第１次補正書［甲９］，第２次補正（本件補正）書［甲８］）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
本件補正前は前記第３，１(2)アのとおりであり，本件補正後は前記第３，１(2)イのとおりである。
(ｲ)発明の詳細な説明
・【技術分野】
「本発明は，無線電話に係り，より詳細には，優勢な関連機能を示すための関連する表題（操作説明）を伴うキーを含むユーザ入力手段と，キーの操作に応答して各関連機能を遂行するためのプロセッサとを備えた無線電話に係る。」（段落【０００１】）
・【背景技術】
「無線電話は，技術的な進歩に慎重なユーザにとって敬遠しがちな複雑な技術的装置となっている。無線電話の設計者の１つの問題は，基本的ユーザのニーズに適合するように電話をいかに簡単化するかである。・・・」（段落【０００２】）
・「特殊な短縮ダイヤルメモリの所定の位置に記憶された電話番号を最小数のキー操作を用いてユーザがコールできるようにするスピードダイヤル機能を含む電話が既に知られている。・・・」（段落【０００３】）
・「他の市販の無線電話は，いわゆるスーパースピードダイヤルのための多数の専用のキーを有する。これら専用のキーは，選択された番号を記憶するためにユーザがプログラムすることができ，次いで，単一のキー操作のみを用いてそれらをダイヤルすることができる。・・・」
（段落【０００４】）
・「スーパースピードダイヤルは，コールを開始するのに単一のキー操作しか必要としないという利点を有するが，電話キーパッド上に特殊な付加的なキーを必要とするという欠点もある。これは，キーパッドの見掛けを複雑なものにし，ユーザに馴染み難い傾向がある。又，専用キーの使用は，小さなコンパクトな電話ハンドセットに適合しない大きなキーパッド領域を必要とする。」（段落【０００５】）
・【発明の開示】
「本発明によれば，無線電話が所定の条件のもとで復帰するところのユーザ選択可能な各デフォルトモードで動作できる無線電話であって，プロセッサと，関連する優勢な機能を指示するための関連する表題を伴うキーを有するユーザ入力手段とを備え，上記プロセッサがキーの操作に応答して各関連する機能を各デフォルトモードで実行できるような無線電話が提供される。」（段落【０００６】）・「本発明は，異なるユーザがそれらのニーズに合わせたデフォルトモードを有することができるという効果を発揮する。デフォルトモードは，各々簡単な使い方及び複雑な使い方を許す。」（段落【０００７】）・「ユーザは，デフォルトモードにおいてプログラム可能なキーに関連した機能を選択できるのが好ましい。これは，メニュー環境における機能に到達するのに多数のキー操作が必要とされるために実行が困難であるいかなる特徴も単一のキー操作で行えるようにする。ユーザにより機能を選択できるので，ユーザは，自分の個人的なニーズ及び優先順位をかなえるように電話をカスタマイズすることができる。・
・・」（段落【０００８】）
・「ユーザが特定のデフォルトモードの特定の機能を選択できるプログラム可能なキーを設けることにより，ユーザは，そのプログラム可能なキーを操作することによりその特定の機能が遂行されるモードに電話をセットすることができる。」（段落【０００９】）・「個々のユーザに高い優先順位が与えられる機能は，多数のキー押圧を必要とせずに，又はサイズ，重量，コスト，ユーザインターフェイスにより生じる混乱した見掛け及び脅威を増大する付加的なボタンを設けることなく，アクセスすることができ，これらは，全て，無線電話の設計者が回避するために骨折っていたことである。」（段落【００１０】）
・「デフォルトモードとは，ハンドセットが電話の動作の他のモードから退出する際に入るモードである。デフォルトモードは，電話をパワーアップするとき及び電話コールを終了するときに適当に入るものである。」（段落【００１１】）
・「図１及び２に示す本発明の実施形態による無線電話は，無線電話の電子回路の実質的に全体を包囲するハウジング１を含む。無線電話は，アンテナ２と，トランシーバ３と，ベースステーション（図２）との通信チャンネルを選択するように動作するアルゴリズムでプログラムされた処理手段４とを有する。液晶ディスプレイ５（ＬＣＤ）には情報が表示される。」（段落【００１９】）
・「ハウジングに含まれるのは，キーパッド９であり，これは，通常そうであるように３列及び４行のアレーに配列された０－９，＊及び＃と示された第１グループのキー即ちボタン１０を含む。数字０，１，・・・９と，キャラクタ＊及び＃は，電話番号をダイヤルするためのものであるが，アルファニューメリックデータを電話番号記憶装置に入力するのに使用することもできる。種々の機能を選択するための第２グループの制御キー即ちボタンは，コール開始キー１１（例えば『ＳＥＮＤ』と示された）と，コール終了キー１２（例えば『ＥＮＤ』と示された）と，スクロールキー１３と，無線電話の動作状態に基づいて異なる関連機能を有する第１ソフトキー１４及び第２ソフトキー１５と，クリアキー１６と，第１グループのキーからの入力を数字キーとアルファニューメリックキーとの間でトグルするアルファニューメリックキー１７とを含む。・・・」（段落【００２０】）・「本発明のこの実施形態の無線電話は，『アイドル』状態を有する。これは，パワーアップ時に無線電話がとる状態であり，コールが終了するか又は他の動作が完了したために使用中でないときにこれに復帰する。」（段落【００２３】）
・「アイドル状態におけるソフトキーの機能は，アイドル状態に採用された動作モード，即ちデフォルトモードにより指令される。例えば，簡易操作（EASYOPERATION）モードと称する第２の動作モードにおいては，ソフトキーがスピードダイヤルキーとして機能するように構成される。・・・」（段落【００２４】）


・「本発明のこの実施形態のアイドル状態において考えられる２つの動作モードを参照してハンドセットの動作を以下に説明する。これらは，アイドル状態にあるときに２つのソフトキーが各々メニューを選択しそして無線電話のメモリをアクセスするという機能を実行する『通常』モードと，アイドル状態において２つのソフトキーがユーザにより選択された各番号をスピードダイヤルするという機能を実行する『簡易操作』モードである。・・・」（段落【００２６】）・「ユーザは，メニューから『簡易操作』モードに入ることができる。ソフトキーがプログラムされていないときに『簡易操作』モードが選択された場合には，ユーザは，スピードダイヤル番号でソフトキーをプログラムするよう促される（図７）。又，各ソフトキーに関連した電話番号は，メニューを介してプログラムすることもできる。」（段落【００２７】）
・「・・・無線電話がアイドル状態にあるときに（６０），ディスプレイは動作モードを反映する。選択されたデフォルトモードが『通常』の場合には，この例では第１ソフトキーの上の表題が『ＭＥＮＵ』となり，そして第２ソフトキーの上の表題が『ＭＥＭＯＲＹ』となる。現在のデフォルトモードが『通常』であると決定された場合には（６１），第１のソフトキーが押圧された場合に（６２），ハンドセットは，メニューモードに入る（６３）。このモードでは，上記で簡単に述べたように，ユーザは，使用可能な機能をスクロールし，そして電話の動作状態を変更することができる。メモリモードにおいてユーザが実行できる１つの機能は，アイドル状態での動作モードを変更することである。ユーザは，通常又は簡易操作の選択が見つかるまで使用可能な選択肢を経てスクロールすることができる。選択肢の間をスクロールし，そして適当なモードが強調されたときに表題『選択』を伴うソフトキーを押すことにより，ユーザは，もし必要ならば，アイドル動作モードを変更することができる。・・・」（段落【００３１】）・「・・・『簡易操作』モードの動作について説明する。ハンドセットが『通常』モードにない場合には（６１，図５），それが『簡易操作』モードにあると決定される（７０）。・・・『簡易操作』モードにおいて（７０），第１ソフトキー１４が押された場合には（７１），プロセッサ４は，ソフトキーに関連した電話番号があるかどうかチェックする（７２）。」（段落【００４３】）
・「もしそうであれば，その番号がダイヤルされる（７３）。・・・コールが終了すると，無線電話は再びアイドル状態に復帰する（６０）。」
（段落【００４４】）
・「クリアキー１６は，この実施形態では，アイドル状態において，『簡易操作』モードから『通常』動作モードへと動作モードを一時的に変更するために使用される。或いは又，これは，『通常』モードにおけるソフトキーに関連した機能を模擬するように，『簡易操作』モードにおけるソフトキーに関連した機能を一時的に変更するものとして考えることもできる。」（段落【００４６】）
・「クリアキー１６を押すことにより『通常』動作モードに一時的に入ったときには，『通常』モードにおいてソフトキー１４，１５に関連する表題が各キーの上の第１及び第２領域２８，２９に表示される（７９）。これらの表題は，ソフトキーに現在関連した機能を指示する。アイドル状態における動作モードはこの点では変更されない。この段階でメニュー又はメモリキーを操作することにより，ハンドセットは，あたかも『通常』モードにあるかのように動作するが，ハンドセットが次にアイドル状態に入るときには（６１），ハンドセットは，『通常』モードフラグがセットされていない（６１）ので，依然『簡易操作』モードにあることになる。」（段落【００４７】～【００４８】）
イ上記記載によれば，無線電話（携帯型無線電話）において，従来，ユーザーのニーズに適合するように操作を簡単化する技術として，電話ハンドセットのキーパッド上に特定の機能，例えばスピードダイヤル機能を実行する専用キーを備えた電話が知られているが，この場合，キーパッドが複雑になり，また，大きなキーパッド領域を必要とするという課題があったところ，本願補正発明は，上記課題を解決するために，特許請求の範囲の請求項１に記載された構成とし，無線電話は，アイドル状態となったとき復帰する動作モード（デフォルトモード）として，通常モード又は簡易操作モードを選択することができ，選択されたモードに応じた機能をソフトキーに割り当て，キー操作により，ソフトキーに関連する機能を実行するように構成したものである。
ここで，通常モードは，使用可能な機能を選択可能な状態であり，簡易操作モードは，特定の機能，例えばスピードダイヤル機能を実行可能な状態である。さらに，簡易操作モードにあるときに，ソフトキーの機能を一時的に通常モードにおける機能に変更することができるように構成されている。
(2)引用発明の意義
ア引用例１（甲１）には，以下の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
・【請求項１】
「複数の状態を選択する選択操作手段と，該選択操作手段によって選択された状態に応じて機能の変化する操作入力手段とを備えたことを特徴とする通信端末。」
(ｲ)発明の詳細な説明
・【産業上の利用分野】
「本発明は通信端末に関し，特に携帯性が重視される移動体通信端末に好適なものである。」（段落【０００１】）
・【従来の技術】
「近年携帯電話などの携帯性が重視される通信端末が広く用いられているが，通常，このような通信端末には１つの入力キーに対して１つの機能が割り当てられている。・・・」（段落【０００２】）
・【発明が解決しようとする課題】
「ところが，このように１つの入力キーに１つの機能を固定的に割り当てるようにすると，通信端末の多機能化が進むにつれて必然的に入力キーの数は増加せざるを得ない。・・・」（段落【０００３】）・「そして，移動体通信端末などで機器の小型化が重視されるものについては，入力キーの増加は即ち機器の大型化につながり，携帯性を著しく損ねてしまうという問題が発生する。また，入力キーの数が増えれば，使用者にとって操作すべきキーの選択が難しくなり，使いこなすことが難しいという印象を与えるとともに，キーの押し間違えなども発生しやすいという問題も生ずる。」（段落【０００４】）
・【課題を解決するための手段】
「本発明はこのような問題点に鑑みて，多機能化された通信端末においても入力キー等の操作入力手段の数を削減することができ，機器の小型化及び使用性の向上を実現することを目的とする。」（段落【０００５】）
・「このため通信端末として，複数の状態を選択する選択操作手段と，この選択操作手段によって選択された状態に応じて機能の変化する操作入力手段とを備えるようにする。またこのとき，複数の状態としては，選択操作手段の未操作状態で設定されるデフォルト状態と，選択操作手段の１段階からｎ段階の操作でそれぞれ設定される第１の状態から第ｎの状態が用意されるとともに，操作入力手段における状態に応じた機能としては，デフォルト状態を含めて選択操作手段のより少ない操作段階で設定される状態の順に，使用頻度の高い機能から設定されているようにする。・・・」（段落【０００６】）
・【作用】


「選択操作手段によって選択された状態に応じて機能の変化する操作入力手段を１又は複数個設けることにより，多数の機能を少数の操作入力手段に割り当てることができ，入力キー等を削減することができる。また，デフォルト状態，第１の状態・・・・第ｎの状態について，操作入力手段に使用頻度の高い機能から順に割り当てていくことにより，選択操作手段の操作回数は少なくてすみ，操作をより簡易なものとすることができる。」（段落【０００７】）
・【実施例】
「・・・図１は実施例の通信端末の要部のブロック図であり，１０は通信端末全体を示す。１１は端末制御プログラムを実行するＣＰＵである。また１２は端末筺体上に設けられる液晶表示部（ＬＣＤ），１３は液晶ドライバであり，液晶ドライバ１３に対してＣＰＵ１１から表示データが供給されることによって，液晶ドライバ１３はＬＣＤ１２における表示動作を実行する。」（段落【０００８】）・「１４は端末筺体上に設けられる各種操作部を示し，その操作情報はＣＰＵ１１に供給される。ＣＰＵ１１は供給された操作情報に基づいて通信動作や表示制御などの各種動作制御を実行する。・・・」（段落【０００９】）
・「この通信端末１０の外観は例えば図２のようになる。即ち筺体平面上にＬＣＤ１２が配されてユーザーに対する各種表示がなされるとともに，上記操作部１４に相当する操作キーとして，ソフトキー１，ソフトキー２，ソフトキー３，スクロールつまみ４，及びダイヤル発信や文字入力に用いる数字／アルファベットキー５が設けられている。」（段落【００１０】）
・「ソフトキー１，ソフトキー２，ソフトキー３はスクロールつまみ４によって設定される状態により操作機能が変化されるものであり，各ソフトキー１，２，３の現在の機能がＬＣＤ１２におけるソフトキー機能表示領域１２ａに表示される。・・・」（段落【００１１】）・「図２はユーザーがスクロールつまみ４を操作していないデフォルト状態を示しており，ソフトキー機能表示領域１２ａには，ソフトキー１に対応して発呼操作を意味する『ＳＥＮＤ』，ソフトキー２に対応して通信終了操作を意味する『ＥＮＤ』，ソフトキー３に対応して入力した数字等をクリアする操作を意味する『ＣＬＥＡＲ』という文字が表示され，各ソフトキー１，２，３の機能が示される。」（段落【００１２】）
・「ここで，スクロールつまみ４をダウン方向に回動させると，ＣＰＵ１１は，デフォルト状態から次の状態に移行したとし（仮に『状態Ａ』とする），ソフトキー１，２，３の機能が変化されたものとする。そして図３に示すように，ソフトキー機能表示領域１２ａにおいて，ソフトキー１に対応してミュート操作を意味する『ＭＵＴＥ』，ソフトキー２に対応してキーロック操作を意味する『ＬＯＣＫ』，ソフトキー３に対応してリダイヤル操作を意味する『ＲＥＤＩＡＬ』という文字を表示させ，状態Ａにおける各ソフトキー１，２，３の機能を示す。」
（段落【００１３】）
・「またこの状態Ａにあるときにさらにスクロールつまみ４をダウン方向に回動させると，ＣＰＵ１１は，状態Ａから次の状態に移行したとし（仮に『状態Ｂ』とする），ソフトキー１，２，３の機能がさらに変化されたものとする。そして図４に示すように，ソフトキー機能表示領域１２ａにおいて，ソフトキー１に対応してアルファベット入力呼出操作を意味する『ＡＬＰＨＡ』，ソフトキー２に対応してメモリー呼出操作を意味する『ＭＥＭ』，ソフトキー３に対応してバックライト操作を意味する『ＬＩＧＨＴ』という文字を表示せ，状態Ｂにおける各ソフトキー１，２，３の機能を示す。」（段落【００１４】）・「この図４の状態Ｂにあるときにスクロールつまみ４をアップ方向へ１段階回動させれば図３の状態Ａに戻り，またさらにスクロールつまみ４をアップ方向へ回動させれば図２のデフォルト状態に戻るように，ＣＰＵ１１はスクロールつまみ４の操作に対応する制御を行なう。またＣＰＵ１１は，状態Ａ，又は状態Ｂとされたまま所定時間以上何の操作もされなかった場合は，自動的に図２のデフォルト状態に戻るように制御する。」（段落【００１５】）
・「このようにスクロールつまみ４によって３つの状態が選択され，各ソフトキー１，２，３の機能が変化されることにより，各ソフトキー１，２，３はそれぞれ３つの機能に対応した操作キーとなる。そして，ＣＰＵ１１はこのようなソフトキー１，２，３の操作に応じて所定の動作制御を実行する・・・。」（段落【００１６】）
・「以上のように，ソフトキー１，２，３の操作機能についてスクロールつまみ４でユーザーが選択できるようにするとともに，ソフトキー１，２，３が押された場合は，ＣＰＵ１１はそのときの状態に応じて設定されている機能動作の制御を行なうことで，少ないキー数で多様な操作を行なうことができるようになり，機器の高機能化と小型化を同時に実現できる。」（段落【００２０】）
・「さらに，センド機能，エンド機能，クリア機能などの最も頻繁に使われる機能についてはデフォルト状態において設定されるようにし，アルファベット入力機能，メモリー呼出機能，バックライト機能などの比較的使用頻度の少ない機能については状態Ｂにおいて設定されるようにしているため，ユーザーにとってスクロールつまみ４の操作が必要となる場合は最小限とすることができ，操作簡易性は向上されている。」（段落【００２１】）
・「なお，本発明は実施例に限定されることなく各種変更可能である。・・・ソフトキーに設定される機能や使用頻度に基づく設定仕様も実施例に例示したものに限られず，機器の使用方式，搭載機能などに応じて決められればよい。・・・」（段落【００２４】）
・【発明の効果】
「以上説明したように本発明の通信端末は，選択操作手段によって選択された状態に応じて機能の変化する操作入力手段を１又は複数個設けることにより，多数の機能を少数の操作入力手段に割り当てることができ，入力キー等を削減することができ，これによって通信端末としての高機能化と小型化を同時に実現することができるという効果があり，特に携帯用通信端末に好適である。」（段落【００２５】）イ上記記載によれば，引用例１には，携帯型の移動体通信端末において，入力キー等の操作入力手段の数を削減し，機器の小型化及び使用性の向上を実現するという課題を解決するために，以下の内容の引用発明が記載されているものと認められる。


すなわち，引用発明の移動体通信端末は，デフォルト状態（通常モード），状態Ａ及び状態Ｂ（特定モード）を有し，ユーザーがスクロールつまみ（選択操作手段）を操作することにより，デフォルト状態から状態Ａ又は状態Ｂに移行し，各状態において，ソフトキー１ないし３（操作入力手段）に特定の機能を割り当てる構成としたものであり，これにより，多数の機能を少数の操作入力手段に割り当てることができ，入力キー等を削減し，通信端末の高機能化と小型化を同時に実現することができるものである。
(3)その他の文献に記載された技術内容
ア引用例２（特開平３－６６２４９号公報，発明の名称「ボタン電話機」，公開日平成３年３月２０日，甲２）には，以下の記載がある。
・【産業上の利用分野】
「本発明は，複数の画面を構成する情報の一つをオン・フック時に表示するボタン電話装置に関する。」（１頁左下欄１５行～１７行）
・【従来の技術】
「複数行のデータを表示することができる表示パネルを備えたボタン電話装置は，通常オン・フック時には特定の画面，例えばメニュー画面を表示させておき，所望の情報画面を表示させたいときにはメニュー画面から選択するように構成されている。」（１頁左下欄１９行～右下欄４行）
・【発明が解決しようとする問題点】
「しかしながら，オン・フック時には常に特定の画面，例えばメニュー画面がデフォルトとして表示されるため，操作に慣れた者にとってもいちいちメニュー選択操作を必要とし，煩わしさが伴うという不都合がある。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって，その目的とするところは，メニュー選択操作を必要とすることなく，特定の情報をオン・フック時に表示させることができるボタン電話装置を提供することにある。」（１頁右下欄９行～１８行）
・【実施例】
「第２図は，本発明が適用されたボタン電話機の一実施例を示すものであって，図中符号１０は，電話機本体１１に一体的に組込まれた情報処理部で，複数行の情報を表示することができる液晶表示パネル等の表示器１２と，情報の入力や選択を行うためのキーボード部１３を備え，データ入力用キー１４やメニュー画面の表示を指定するメニューキー１５や，画面スクロールキー１６，１７，メニュー画面に基づいて表示させたい情報を指定する選択キー１８などが設けられている。」（２頁左上欄１６行～右上欄５行）
・「この実施例において，オン・フック時においては特定の画面，例えば機能説明画面が表示されている。この段階で，例えば電話番号簿画面（第３図ハ）を表示させたい場合に，メニューボタン１５を押すと，マイクロコンピュータ１はデータ記憶回路５からメニュー選択画面（同図イ）のファイルを読み出し，これを表示器１２に表示させる。この状態で選択ボタン１８により電話番号簿画面を選択する。マイクロコンピュータ１は，データ記憶回路５から電話番号簿画面のファイルを読み出し，電話番号の索引を表示器１２に表示させる。これにより，相手の電話番号を検索することが可能となる。」（２頁左下欄５行～１７行）・「一方，使用者によっては，上述のメニュー選択，電話番号薄選択等の２段階の操作を経ることなく，オン・フック時に目的とする特定の画面，例えば電話番号簿画面を表示させておきたい場合がある。このようなときには，メニュー画面の状態で選択キー１８により『初期画面設定』を指定する。ついで電子電話番号簿を選択すると，マイクロコンピュータ１は，電話番号簿を収めたデータ記憶回路５のファイル名等を初期画面指定データ記憶回路６に格納する。
この状態で，オン・フック状態にすると，マイクロコンピュータ１は，オン・フック検出回路２２からの信号により初期画面指定データ記憶回路６にアクセスし，ここに格納されているファイル名により指定されたデータをデータ記憶回路５から読み出す。
これにより，マイクロコンピュータ１は，特別なキー操作を待つことなく，電話番号簿画面を表示器１２に表示することになる。」（２頁左下欄１８行～右下欄１７行）
・【発明の効果】
「・・・ユーザが必要とする画面を特定するデータを格納しておくだけで，メニュー選択操作を経ることなく，ユーザが必要とする情報をオン・フック時に表示させることができて使い勝手の向上を図ることができる。」（３頁左上欄６行～１１行）
イ乙１（特開昭６３－４３１５号公報，発明の名称「キー入力装置」，公開日昭和６３年１月９日）には，以下の記載がある。
・〔従来の技術〕
「電子式卓上計算機，コンピュータのキーボード，無線機の操作部等では，限られたスペースを有効に使うために各キーの入力機能を多重化するのが一般的である。例えば第５図に示す従来のキーボードでは，複数の入力キー１のそれぞれに通常の入力機能（第１機能と呼ぶ）としてＡ１，Ｂ１，Ｃ１，……を与え，またモード切換用のシフトキー２（ファンクションキー等とも呼ばれる）を押したときはこれらの入力キー１が別の入力機能（第２機能）Ａ２．Ｂ２．Ｃ２，……に切換わるようにしている。」（１頁右下欄３行～１３行）
・〔発明が解決しようとする問題点〕
「・・・一般にはシフトキー２を押したら次にいずれかの入力キー１を押すことでシフト状態が自動的に解除される方式が多い・・・」（１頁右下欄１７行～１９行）
ウ乙２（特開平６－３０１５０４号公報，発明の名称「最少数のキー押下で選択用メニューオプションを表示する方法および装置」，公開日平成６年１０月２８日）には，以下の記載がある。
・【産業上の利用分野】
「本発明は，一般に，計算機およびそれと等価な計算装置に関し，特に，選択のための限られた画面エリア内に多数のメニューオプションを最少数のキー押下で表示するための新規な技術に関する。」（段落【０００１】）
・【実施例】
「・・・ユーザは，左矢印コントロールキー３１を用いる（７２）か，または『ＮＸＴ』と印されたコントロールキー７４を『ＵＮＩＴＳ』と印されたメニューキーと組み合わせて操作することにより，メイン単位アレイ５０に切り換えることができる。一般的には，ユーザが左矢印キー３１を押した際（７２）に，以前のアレイに戻る（７３）ようにプロセッサをプログラムすることができる。」（段落【００２７】）・「ＮＸＴキー７４等のコントロールキーの押下に応じて，プロセッサ１４は，メニューラベル行に新しいメニューオプションの行を一時的に表示するように表示装置１６に命令し，これにより，メニューキーは，別のメニューオプションを提供することができるようになる。ＮＸＴキー７４等の各コントロールキーに関してプログラムされているメニューオプションの数に依存して，ユーザは，メニューオプションのアレイ５０，６６で提供されるものに加えて多数のオプションを参照し選択することができる。これに応じて，プロセッサは，表示のために適当なオプションの配置を行い，対応するメニューキーをユーザが押した際にそれらのオプションを実行する。」（段落【００２８】）


エ乙３（特開平６－５２１４７号公報，発明の名称「文書処理装置」，公開日平成６年２月２５日）には，以下の記載がある。
・【産業上の利用分野】
「本発明は，ワープロ，テープライタ等に代表される文書処理装置に関する。」（段落【０００１】）
・【従来の技術】
「また，文書編集手段としては，入力可能なキャラクタを多様化させるため，第一入力モード以外に，第二入力モードを有するものも知られていた。・・・」（段落【０００３】）
・「更に，このように第一及び第二入力モードを有する文書編集手段は，・・・入力手段により文書編集指示としてモード切替・復帰指示を入力することができ，このモード切替・復帰指示が入力されたとき，第一入力モードから第二入力モードに切り替わり，この第二入力モードにて文書を編集した後自動的に第一入力モードに切り替わり，第一入力モードにて文書を編集する機能・・・を有していた。」（段落【０００４】）
・【実施例】
「本実施例の一つの特徴は，文字種切替キー１１により設定された入力方式を記号キー１７により記号入力に切り替えたとき，一時的に記号入力により入力を行った後自動的に元の入力方式に切り替わる選択キー１９と，継続して記号入力により入力を行う継続キー２０とを選択設定することができるという点にある。・・・」（段落【００２８】）
(4)原告主張の取消事由２～５について
ア本願補正発明と引用発明との相違点５の判断の誤り（取消事由２）の有無
(ｱ)「メニューキー」につき
ａ前記(3)アのとおり，引用例２には，従来，電話装置において，オン・フック時にメニュー画面をデフォルトとして表示させておき，使用者（ユーザー）がメニュー画面から目的とする画面を選択し表示させる技術が知られていたこと，及びメニューキーによりメニュー画面を表示し，目的とする画面（例えば電話番号簿画面）を選択し表示させる構成に加え，オン・フック時にメニュー選択操作を経ることなく直接目的とする画面を表示させるために，ユーザーが，オン・フック時に表示される画面を選択し設定できる構成としたことが記載されている。
他方で，前記(1)のとおり，本願補正発明は，ユーザーが，アイドル状態となったとき復帰する動作モード（デフォルトモード）として，使用可能な機能を選択可能な状態である通常モード，又は特定の機能を実行可能な状態である簡易操作モードを選択できる構成を有するところ，上記のとおり，引用例２には，ユーザーが，オン・フック時のデフォルト状態として，メニュー画面から目的とする画面を選択し表示させる構成，又はメニュー選択操作を経ることなく直接目的とする画面を表示させる構成を選択できることが記載されており，ここで，メニュー画面，すなわち目的とする画面を選択するための画面は，使用可能な機能を選択するための画面ということができ，また，目的とする画面，例えば電話番号簿画面は，電話番号の索引を表示させ，相手の電話番号を検索するための画面であるから，特定の機能を実行可能な画面ということができる。
そうすると，上記引用例２に記載されたメニュー画面が表示された状態，及び目的とする画面が表示された状態は，それぞれ，本願補正発明における「通常モード」及び「簡易操作モード」に相当する状態ということができる。
ｂ原告は，引用例２には「メニューキー」によりメニュー選択画面を表示させることは記載されているが，「通常モードを呼び出す」ことは記載も示唆もされていないと主張する。
しかし，引用例２に記載された「メニューキー（メニューボタン）」を押すことにより，電話装置においてメニュー画面が表示された状態となり，ユーザーは，目的とする画面を選択し表示させることができるのであるから，同キーは本願補正発明における「通常モード」を呼び出すキーに相当し，審決において，「メニューキーが操作されると，通常モードにおける機能へと変更するように構成することは，引用例２の記載を参酌して当然に考慮されるべき技術的事項」にすぎないと判断したことに誤りはない。
ｃ原告は，引用発明の「通常モード」とは「メニュー画面」ではないから，引用発明に「メニューキー」を追加したとしても，単にメニュー画面が表示されるようになるにすぎず，「通常モードにおける機能へと変更する」ことにはならないと主張する。
しかし，前記(2)のとおり，引用発明における「通常モード」（デフォルト状態）は，ユーザーの操作により，「特定モード」（状態Ａ及び状態Ｂ）に移行することができる状態であり，他方で，前記ｂのとおり，引用例２に記載された「メニューキー」は，電話装置を，メニュー画面が表示され，ユーザーが目的とする画面を選択することができる状態，すなわち「通常モード」に変更するキーであるから，引用発明において，引用例２に記載された「メニューキー」に係る構成を適用すれば，メニューキーを操作することにより，移動体通信端末が「通常モード」に変更されることは自明である。
ｄ原告は，引用例２における「オン・フック時にメニュー画面が表示される」構成は「従来の技術」であり，メニューキーとは互いに何ら関連していないから，引用例２記載の発明の実施形態としてオン・フック時にメニュー画面が表示される形態は存在しない旨主張する。しかし，引用例２の記載からすれば，オン・フック時に表示される画面を選択する構成は，従来技術である，オン・フック時にメニュー画面を表示する技術における課題を解決したものであるから，オン・フック時に表示させる画面としてメニュー画面を選択することは，引用例２に明示されていないとしても，当業者にとって自明というべきである。
ｅ原告は，引用発明の課題は，「入力キー等の操作入力手段の数を削減」することであり，新たな操作キー（メニューキー）を加えることについて当業者は慎重になる旨主張する。
しかし，引用発明において，入力キー等の操作入力手段の数を削減するそもそもの目的は，「機器の小型化及び使用性の向上を実現すること」（段落【０００５】）にあり，入力キー等の数は，機器の物理的制限や使用性の向上を考慮して決定できる設計的事項というべきである。また，引用例１における，「選択操作手段によって選択された状態に応じて機能の変化する操作入力手段を１又は複数個設けることにより，多数の機能を少数の操作入力手段に割り当てることができ，入力キー等を削減することができる。」（段落【０００７】）との記載からすれば，「入力キー等の操作入力手段の数を削減」するために新たな入力キー等を設けることを排除するものではなく，かえって，引用発明の上記課題は，メニュー画面を表示させるためにメニューキーを設けることの動機付けともなり得るものである。
(ｲ)「一時的に変更」につき
原告は，審決が「変更を一時的とすること」が，「実際に採用される簡易操作モードの具体的内容や，ユーザにとっての利便性等から定めうる単なる設計的事項」であり，「周知技術を加味すれば，当然導かれる事項でもある」とする根拠を示していないと主張する。
ａ「一時的に変更」の意義


本願補正発明は，「前記無線電話が前記簡易操作モードにあるときに，前記無線電話に備えられる所定のキーが操作されると，前記ソフトキーの機能を前記通常モードにおける機能へと一時的に変更する」ように構成され，無線電話が簡易操作モードにあるときに，クリアキーが操作されると，動作モードは，簡易操作モードから通常モードに一時的に変更され，この結果，ソフトキーの機能は，通常モードにおける機能，すなわち，使用可能な機能を選択する機能に変更され，無線電話は，あたかも通常モードにあるかのように動作し，無線電話が次にアイドル状態に移行した場合は，簡易操作モードに戻るものである（本願明細書の段落【００４７】，【００４８】参照）。すなわち，「一時的に変更」とは，選択されたモード自体を変更することなく，一時的に，別のモードにおける機能を実行可能にすることと理解できる。
ｂ周知技術及び判断
乙１（特開昭６３－４３１５号公報）には，前記(3)イの記載があり，同記載からすれば，乙１には，電子式卓上計算機，コンピュータのキーボード，無線機の操作部等において，限られたスペースを有効に使うために，キーボードの通常の入力機能（第１機能）を，モード切換用のキーを押すことにより別の入力機能（第２機能）に切り換え，次にいずれかの入力キーを押すことにより自動的に切換え前の入力機能（第１機能）に戻る構成としたことが記載されていると認められる。
また，乙２（特開平６－３０１５０４号公報）には，前記(3)ウの記載があり，同記載からすれば，乙２には，計算機等において，限られた画面エリア内に多数のメニューオプションを表示するために，コントロールキーを押下することにより，メニューラベル行に新しいメニューオプションの行を一時的に表示して別のメニューオプションを提供し，一方，ユーザーが左矢印キーを押下することにより，以前のメニューに戻る構成としたことが記載されていると認められる。さらに，乙３（特開平６－５２１４７号公報）には，前記(3)エの記載があり，同記載からすれば，乙３には，文書処理装置において，入力可能なキャラクタを多様化させるために，モード切替・復帰指示が入力されたとき，第一入力モードから第二入力モードに切り替わり，第二入力モードにて文書を編集した後自動的に第一入力モードに切り替わる技術（段落【０００４】），及び記号キーにより入力方式を記号入力に一時的に切り換え，記号入力による入力を行った後自動的に元の入力方式に切り替わる技術（段落【００２８】）が記載されている。
以上からすれば，選択可能な複数のモードを有する端末装置において，選択されたモード自体を変更することなく，一時的に，別のモードにおける機能を実行可能とする技術は，本願出願前，周知の技術であったと認められる。
他方で，引用発明の移動体通信端末は，デフォルト状態，状態Ａ及び状態Ｂを有し，ユーザーの操作により，いずれかの状態（モード）を選択可能な端末であり，上記のとおり，選択可能な複数のモードを有する端末装置において，選択されたモード自体を変更することなく，一時的に，別のモードにおける機能を実行可能とする技術が周知であったことに鑑みれば，引用発明の移動体通信端末が特定の状態にある場合に，一時的に他のいずれかの状態における機能を実行可能とすることは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。よって，審決における判断に誤りはない。
ｃ原告の主張につき
原告は，乙１ないし乙３からは，端末のキーの機能や設定を一時的に変更することの技術的意義（課題，効果）が明らかでなく，相違点５に係る構成とする動機付けがないと主張する。
しかし，本願明細書の記載を参照しても，簡易操作モードにおいて，一時的に通常モードに変更する構成としたことの技術的意義は明示されていないものの，合理的に解釈すると，簡易操作モードにおいて通常モードの機能が選択可能になり，装置の利便性が向上するという一般的な作用効果を奏する点にあると解されるところ，上記周知技術においても同様の作用効果を奏することは自明であり，また，上記周知技術に係る構成は，選択可能な複数のモードを有する端末装置一般において採用し得る構成といえるから，引用例１に端末のキーの機能や設定を「一時的に変更」することやその動機付けが明示されていないとしても，引用発明において上記周知技術に係る構成を採用することは，当業者が，一般的な利便性の向上等の観点から，必要に応じて適宜なし得ることと認められる。
(ｳ)小括
以上のとおり，無線電話が「簡易操作モード」にあるときに，所定のキー（メニューキー）が操作されると，ソフトキーの機能が通常モードにおける機能へと「一時的に」変更するように構成することは，引用例２及び周知技術に基づいて容易想到であるといえるから，審決における相違点５についての容易想到性の判断に誤りはない。
イ本願補正発明と引用発明との相違点１，３の判断の誤り（取消事由３，４）の有無
(ｱ)原告は，引用発明における「通常モード」は，最も簡易に操作できるモードであって，使用頻度の最も高い機能に割り当てられるモードであるから，本願補正発明の「簡易操作モード」に相当するモードであり，このモードの他に「簡易操作モード」を設けるような技術的課題は存在しないと主張する。
原告の上記主張は，本願補正発明における簡易操作モードが，操作が最も簡単なモードであって，使用頻度の最も高い機能に割り当てられるモードであることを前提とするものであるが，本願明細書には，簡易操作モードにおける機能として，スピードダイヤル機能が例示されているものの，簡易操作モードが，操作が最も簡単なモードであって，使用頻度の最も高い機能に割り当てられるモードであることは構成要件とされておらず，むしろ，前記(1)，前記ア(ｱ)ａのとおり，通常モードは「使用可能な機能を選択可能な状態」であるのに対し，簡易操作モードは「特定の機能を実行可能な状態」と解すべきである。
そうすると，引用発明の移動体通信端末は，デフォルト状態（通常モード），状態Ａ及び状態Ｂを有し，ユーザーがスクロールつまみを操作することにより，デフォルト状態から状態Ａ及び状態Ｂに移行し，各状態において，ソフトキー１ないし３に特定の機能を割り当てる構成としたものであるから，状態Ａ及び状態Ｂ，すなわち「特定モード」は，特定の機能を実行可能な状態ということができ，これは本願補正発明における「簡易操作モード」に相当するものである。
したがって，引用発明において，デフォルト状態（通常モード）の他に「簡易操作モード」を設けるような技術的課題は存在しないとの原告の主張は，前提において誤りである。


(ｲ)原告は，引用発明は，所定時間以上キー操作がなされない場合は，ソフトキーの機能を最も頻繁に使われる機能に自動的に復帰させるものであり，引用例２のオン・フック時に復帰するモードをユーザーが選択可能とするという解決手段とは異なる手段であるから，引用例２の技術事項を引用発明に適用する動機付けがないと主張する。そこで検討するに，引用発明のそもそもの課題が，使用性の向上にあることに鑑みれば，引用発明において，ユーザーが，オン・フック時に表示される画面を選択し設定できる構成とすれば，メニュー選択操作を経ることなく目的とする画面を表示させたいユーザーにとっては「使用性の向上」につながるものであるから，むしろ，引用例２に記載された構成を引用発明に適用することの動機付けとなり得るものである。また，引用発明が，所定時間以上キー操作がなされない場合にソフトキーの機能を自動的に復帰させる機能を有するとしても，この機能とオン・フック時に表示される画面との間に格別の技術的関連性はないから，引用発明に引用例２記載の構成を採用することを妨げるものではない。
なお，引用発明において，所定時間以上キー操作がなされない場合に復帰するデフォルト状態（通常モード）におけるソフトキーの機能が，最も頻繁に使われる機能に限定されるものでないことは，後記ウ(ｱ)のとおりであり，原告の主張は，この点においても誤りである。
(ｳ)小括
以上からすれば，引用発明において「通常モード」の他の「特定モード」を「簡易操作モード」と特定すること，及び，所定の条件の下で復帰するモードにつき「ユーザーが選択可能な少なくとも通常モードないし簡易操作モード」と構成することは，引用例２及び周知技術に基づいて容易想到であるといえるから，相違点１及び相違点３についての審決の判断に誤りはない。
ウ本願補正発明と引用発明との相違点４の判断の誤り（取消事由５）の有無(ｱ)ａ相違点４は，「本願補正発明では，『前記通常モードにおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能は，使用可能な他の機能を選択することに関し』ているのに対し，引用発明には『他の機能を選択する』構成はない」点である。
ｂ前記(2)のとおり，引用発明は，移動体通信端末（無線電話）において，デフォルト状態（通常モード），状態Ａ及び状態Ｂを有し，ユーザーがスクロールつまみを操作することにより，デフォルト状態から状態Ａ又は状態Ｂに移行し，各状態において，ソフトキー１ないし３（操作入力手段）に特定の機能を割り当てる構成としたものであり，他方で，前記(3)アのとおり，引用例２には，従来，電話装置において，オン・フック時にメニュー画面をデフォルトとして表示させておき，ユーザーがメニュー画面から目的とする画面を選択し表示させる技術が知られていたことが記載されている。
そして，引用発明の課題は，移動体通信端末（無線電話）において，入力キー等の操作入力手段の数を削減し，機器の小型化及び使用性の向上を実現することであり，引用例１には，「ソフトキーに設定される機能や使用頻度に基づく設定仕様も実施例に例示したものに限られず，機器の使用方式，搭載機能などに応じて決められればよい。」（段落【００２４】）と記載されていることからすれば，引用発明における，デフォルト状態（通常モード）においてソフトキーに割り当てる機能は，最も頻繁に使われる機能に限定されるものではなく，上記課題を解決できる限りにおいて，当業者が適宜選択できる事項ということができる上，従来から，デフォルト状態において，使用可能な機能を選択する機能を達成するための画面であるメニュー画面を表示することが知られていたことからすれば，引用発明におけるデフォルト状態（通常モード）として，ソフトキーに使用可能な機能を選択する機能を割り当てることは，当業者が容易に想到し得たことと認められる。
したがって，「『ソフトキーに割り当てられる機能は，使用可能な他の機能を選択することに関し』とすることも，それを『通常モード』において組み込むことも，ユーザにとっての利便性を適宜考慮して適宜なし得る程度のことで，格別な創意工夫を要することとは認められない」とした審決の判断に誤りはない。
(ｲ)原告の主張につき
原告は，審決は，ユーザーにとって利用性の低い機能をソフトキーに割り当てることが当然の技術的方向性であるとしているが，引用発明の技術思想は，最も頻繁に使われる機能についてソフトキーに割り当てることであり，「使用可能な他の機能を選択すること」は最も頻繁に使われる機能ではないから，当業者が「使用可能な他の機能を選択すること」を引用発明のソフトキーに割り当てることはないと主張する。そこで検討するに，引用例１には前記(2)アの記載があり，そのうち段落【０００６】，【０００７】，【００２１】には，デフォルト状態，状態Ａ，状態Ｂにおけるソフトキー１ないし３の機能を，使用頻度の高い機能から順に割り当てていくことが記載されており，必ずしも，「ユーザーにとって利用性の低い機能をソフトキーに割り当てることは，当然の技術的方向性である。」ことを裏付けるものではない。しかし，仮に審決の「技術的方向性」に関する上記認定に誤りがあるとしても，前記(ｱ)のとおり，ソフトキーに割り当てる機能は，当業者が適宜選択できる事項であることに変わりなく，相違点４についての審決の判断に影響を及ぼすものではない。
エ小括
以上のとおりであるから，審決による本願補正発明の容易想到性の判断及び独立特許要件の判断は，その結論において誤りはないことになる。４本願補正前発明の容易想到性判断の誤り（取消事由６，７）の有無原告は，審決における本願補正前発明と引用発明との相違点１及び相違点３の判断についても，前記３(4)ア，イと同様に誤りであると主張する。しかし，本願補正前発明と引用発明との相違点１及び相違点３は，「通常モード」及び「簡易操作モード」が，それぞれ「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」である点を除き，本願補正発明と引用発明との相違点１及び相違点５と差異はなく，また各相違点についての審決の判断及び原告の取消事由も実質的に同一である。
本願補正発明は本願補正前発明を減縮したものであり，本願補正発明における「通常モード」及び「簡易操作モード」は，本願補正前発明における「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を限定したものであるから，原告の本願補正前発明に係る主張は，前記３(4)ア，イ同様，理由がない。
５結論
以上のとおり，審決には取消事由１のとおりの誤りがあるが，原告主張のその余の取消事由はいずれも理由がないので，審決は結論において誤りはないことになる。
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官      中    野    哲    弘
裁判官      東海林         保


平成２４年１２月３日判決言渡
平成２４年(行ケ)第１０１３５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１１月１９日
判                決
原            告      株式会   社ゴー   ルドウ   イ
ンテク   ニカル   センタ   ー
原            告      トラタ   ニ株式   会社両名訴訟代理人弁理士鈴        江      正      二
木      村      俊      之
吉      村      哲      郎
渡      辺      容      子
被            告      特許庁   長官指定代   理人       高      辻      将      人
仁      木              浩
石      川      好      文
田      村      正      明
主                文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた判決
特許庁が訂正２０１１－３９０１３６号事件について平成２４年３月６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許の訂正審判請求を拒絶する審決の取消訴訟である。争点は，訂正要件の充足性である。
１特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許第４２１３１９４号（平成１７年８月２２日国際出願，平成２０年１１月７日設定登録）の特許権者であるが（甲７），平成２３年１２月２６日，本件訂正審判請求をした（甲６の１～５）。特許庁は，平成２４年１月２０日付けで訂正拒絶理由通知をし（甲８），原告らから同年２月１０日付け意見書が提出されたが（甲９），同年３月６日「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月１５日原告らに送達された。
２本件発明の要旨（特許第４２１３１９４号公報（甲７）の特許請求の範囲の請求項１に記載されたものであり，請求項の記載は本件訂正の対象ではない。）大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と，この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と，前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し，前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し，前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し，前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし，前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し，取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とする下肢用衣料。
３訂正事項
審決が認定した本件訂正の内容は，以下のとおりである（訂正審判請求書の記載は，甲６の１～５のとおり）。
訂正事項ａ；段落【００３０】の記載につき，「また，図７に示すように，上記臀部ダーツを無くし，前身頃１２と後見頃１４の間の腰部前側縁２２，３０による一対のダーツにより，・・・。」とあるのを，「また，図７に示すように，上記臀部ダーツを無くし，前身頃１２に一体に接続された臀部の脇側から臀部の下側を覆う後身頃１４’とこの臀部の脇側から臀部の下側よりも臀部の内側を覆う後身頃１４の間の腰部前側縁２２，３０による一対のダーツにより，・・・。」と訂正する
と共に，
【図７】につき，図面符号「１４’」とそれに伴う引き出し線を，２組，加え，図面符号「２４」を「２５」とし，更に，図面符号「３２」とそれに伴う引き出し線を，２組，削除する。
（下線部分が，訂正箇所。なお，訂正前に「後見頃」とあったのが「後身頃」の誤記であったことは，当事者間に争いがない。）
訂正前の【図７】
訂正後の【図７】
４審決の理由の要点
(1)審決は，「本件訂正は，特許法１２６条１項又は４項に規定する要件に合致しない」と判断した。
(2)審決の判断の概要は，以下のとおりである。
ア訂正事項ａについて
訂正事項ａの要点は，以下の訂正要点ａ及びｂにあるということができる。訂正要点ａ；【図７】の図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分（左右において下方に垂下する２つの帯状部分）を，「後身頃」の構成部分とする。
訂正要点ｂ；【図７】の図面符号「３２」とそれに伴う引き出し線を，２組，削除する。
イ目的について
訂正要点ａは，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明のいずれかを目的にしている，とする根拠は見当たらない。訂正要点ｂについては，【図７】における図面符号「３２」に関する記載は，誤記と解するのが自然であることから，誤記の訂正を目的にしているといえるが，このことが，訂正要点ａについての判断を左右するものではない。
ウ実質変更・拡張について
本件発明は，本件訂正の前後においても，「前身頃」及び「後身頃」を，発明特定事項としているものである。
本件訂正前の本件発明について検討すると，本件明細書の記載全体からして，本件発明の「前身頃」は，実施形態【図３】，実施形態【図７】及び実施形態【図８】でいえば，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も同様に，「１４」で指示された範囲のものと解することができるものである。これに対し，本件訂正の，特に訂正要点ａにより，【図７】の図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分が，「後身頃」の構成部分となり，本件訂正後の本件発明の「前身頃」は，【図７】を参照した実施形態でいえば，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲から上記本件帯状部分を除いた範囲のものということになり，本件発明の発明特定事項である「前身頃」の技術的内容が変更されており，併せて，「後身頃」の技術的内容も実質的に変更されている。


また，実施形態【図７】は，本件発明の発明特定事項を満たしておらず，本件発明の技術的範囲外のものであったが，本件訂正後では，【図７】を参照した実施形態は，本件発明の技術的範囲内のものとなっており，特許請求の範囲は，拡張，又は変更されている。
エまとめ
訂正要点ａは，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明のいずれかを目的にしている，とする根拠は見当たらず，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであるから，訂正要点ａを有する本件訂正は，特許法１２６条１項又は４項に規定する要件に合致しない。
第３原告ら主張の審決取消事由
１取消事由１（訂正要点ａの認定手法の誤り）
(1)審決は，訂正要点ａの認定を行うにあたり，原告らが訂正を求めた訂正事項ａの実施形態【図７】に対して，下記実施形態【図３】のパーツの実線の区劃を，実施形態【図７】のパーツの実線の区劃に当てはめて，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃を解釈し，この解釈に基づいて訂正要点ａの認定を行っている（１０頁２３～２７行）。
【図３】
しかし，実施形態【図７】と実施形態【図３】とは，パーツの形態が大きく相違するから，実施形態同士の表面的な対比で解釈するのは問題があるのみならず，実施形態【図３】の前身頃及び後身頃の各パーツの実線を，形態が大きく相違する実施形態【図７】のパーツの実線に引き込んで，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃の各位置を解釈するのは，実施形態【図３】の前身頃及び後身頃の各パーツの実線を強引に実施形態【図７】のパーツの実線に引きずり込んで，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃の各位置を解釈しているにほかならず，何ら実施形態【図７】のパーツの本来の前身頃及び後身頃の各位置を正しく解釈していることにはならない。
よって，このような審決の訂正要点ａの認定手法は，誤りである。(2)実施形態【図７】のパーツの前身頃及び後身頃の各位置を正しく判断するには，実施形態【図７】の各パーツを縫製して下肢用衣料とした場合に，実施形態【図７】のパーツはどこが前身頃及び後身頃に位置するか正しく判断することが必要である。
２取消事由２（訂正要点ａの【図７】に対する前身頃及び後身頃の認定の誤り）(1)審決は，訂正要点ａを，【図７】の図面符号「１２」で指示された実線の区劃が前身頃であり，この前身頃の実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分を，後身頃に変更する，と認定した。
しかし，訂正要点ａの【図７】に対する前身頃の認定は，誤りである。実施形態【図７】のパーツの前身頃及び後身頃の各位置を正しく判断するには，実施形態【図７】に記載された各パーツを縫製し，この縫製した下肢用衣料（ショーツ）（甲６の２）から，実施形態【図７】のパーツは，どこが前身頃及び後身頃に位置するかを判断すべきである。
(2)前身頃及び後身頃の語句を下肢用衣料（ショーツ）に当てはめると，前身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃のうち，下半身の前の部分を覆うものであり，後身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃で下半身の後ろの部分を覆うものである。
(3)実施形態【図７】の図面符号「１２」で指示された前身頃は，確かに下半身の前の部分を覆う前身頃である。
しかし，両側の本件帯状部分（符号「１４’」で示す部分）は，上記赤色のテープを越えて，臀部の脇側から臀部の下側を覆う（つまり，下半身の後ろの部分を覆う）後身頃である。また，本件帯状部分に形成された腰部前側縁２２は，本件帯状部分が後身頃であるから，後身頃に形成された腰部前側縁２２である。さらに，本件帯状部分に形成された足刳り形成部（符号「２５」で示す部分）も，本件帯状部分が後身頃であるから，後身頃に形成された足刳り形成部である。すなわち，実施形態【図７】の図面符号「１２」で指示された前身頃には，これの両側に本件帯状部分の後身頃が一体に接続され，この後身頃に腰部前側縁２２（実線で示す部分）と足刳り形成部（符号「２５」で示す部分）が形成されているのである。
(4)実施形態【図７】の図面符号「１２」で指示されたパーツの両側には，大腿部が挿通される逆Ｕ状の足刳り形成部が形成され，この足刳り形成部の外側に本件帯状部分が形成されている。そして，本件帯状部分は，下側に延びている。このため，当業者は，このパーツが縫製されて下肢用衣料（ショーツ）に形成された場合を想定すると，本件帯状部分側に形成された足刳り形成部のラインは大腿部の後側にまわり込むことを理解し，また，本件帯状部分は臀部の下側にまわり込む後身頃であることを理解し，さらに，図面符号「１２」で指示されたパーツには，前身頃１２の両側に，本件帯状部分の後身頃が一体に接続しているものであることを理解する。
これに対し，当業者は，本件帯状部分が臀部の下側にまわり込むものであるにもかかわらず，これを前身頃，すなわち，下半身の前の部分を覆うものとは理解しない。
(5)よって，審決の訂正要点ａは，実施形態【図７】のパーツに対する前身頃及び後身頃の認定が誤っている。
正しくは，実施形態【図７】の図面符号「１２」で指示された前身頃の両側に，本件帯状部分の後身頃１４’が一体に接続され，この後身頃１４’に腰部前側縁２２と足刳り形成部２５が形成されているものである。


(6)被告は，「前身頃」と「後身頃」は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のもの（パーツ）と解するのが自然であり，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらないと主張する。しかし，「前身頃」及び「後身頃」の意味は，最初に記載した実施形態の一例そのものに限定して解釈したり，この一例そのものから推測して解釈したりすべきではない。本件明細書の【００１４】には，「前身頃」の意味する概念として，下胴部の前側から両脇までを覆うものであると説明し，「後身頃」の意味する概念として，下胴部の後側を覆うものであると説明している。そして，この「前身頃」と「後身頃」で注意すべき点は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と異なって末尾に「パーツ」という用語を一切付加しておらず，また，「パーツ（裁断の領域）」と一致する意味に限定する記載もしていない。このような説明や，末尾に「パーツ」の記載を排除する趣旨から明らかなとおり，「前身頃」と「後身頃」の意味の概念は，なるべく周知用語（甲１，甲１０）や技術用語（甲１１，甲１２）の「前身頃」と「後身頃」の意味に一致させようとする趣旨であり，最初に記載した実施形態【図３】の一例そのものに，つまり，「前身頃」と「後身頃」が実線の区劃と一致するため，この一致により「前身頃」と「後身頃」を実線の区劃で決めてしまう趣旨ではないのである。
被告が主張するように，「前身頃」と「後身頃」の意味を，実施形態【図３】のような実線の区劃と一致する「前身頃」と「後身頃」に限定解釈すると，本件明細書では，下記の①②の点において大きな矛盾が生じる。①本件明細書の【００１２】においては，実施形態【図７】について，「【図７】この発明のさらに他の実施形態の下肢用衣料の各パーツの展開図である。」と記載しているところ，被告が主張するように，実施形態【図３】のような実線の区劃と一致する「前身頃」と「後身頃」に限定解釈すると，実施形態【図７】には，前身頃のみに足刳り形成部が備えられることになり，後身頃には足刳り形成部が備えられないことになって，上記【００１２】【図７】の記載と，【図７】が全く整合しないことになる。
②実施形態【図７】は，本件帯状部分が，甲６の２別紙１～４の符号「１４’」に示すように，後側に大きく回り込んで後側を覆うものである。このように大きく後側を覆うものを後身頃と解釈するならば，審決でいう善良な当業者においても理解することができ，本件明細書の【００１４】の後身頃の説明や周知用語・技術用語の意味とも全て一致することになる。しかし，これを前身頃と解釈するならば，このように大きく後側を覆うものまでが前身頃になり，善良な当業者は全く理解することができず，本件明細書の【００１４】の前身頃の説明や周知用語・技術用語の意味とも全く一致しないことになる。
よって，被告が主張する解釈は誤っており，このような誤った解釈に基づく被告の主張は，採用されるべきではない。
(7)被告は，下半身の前の部分に加えて後ろの部分の一部をも覆うパーツを「前身頃」とした下肢用衣料は，例えば乙１及び乙２に示されるように周知であり，本件帯状部分を「前身頃」に属するものとすることに支障がないと主張する。乙１及び乙２の場合は，パーツを基準として後ろの部分の一部を少々覆うものまで「前身頃」として記載しても，特許請求の範囲，明細書，図面の全体を通じて矛盾せず，発明の理解上不明確になっていない。しかし，本件の場合は，「パーツ（裁断の領域）」を基準として「前身頃」と「後身頃」を解釈すると，前記①②のとおり，矛盾してしまい，このように解釈したり適用したりできず，支障がないとする被告の主張は失当である。
被告は，１つのパーツを敢えて前身頃の範囲と後身頃の範囲とに分割して解釈することは，前身頃及び後身頃という用語の解釈として不自然であると主張する。しかし，１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを前身頃とし，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所を後身頃とすることは，例えば甲１３～甲１８に示されるように，当業者において周知であり，技術常識のレベルでもあり，何ら不自然ではなく，これを不自然とする被告の主張は失当である。３取消事由３（審決の訂正目的に対する判断の誤り）審決は，訂正目的について，誤った訂正要点ａの認定のもとに，「前身頃」が図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していること，そして，「後身頃」が，同様に，図面符号「１４」で指示されたものを指していることは，何ら不都合無く理解できるもので，不明瞭な記載や誤記の存在は見当たらず，逆に，本件帯状部分が「後身頃」の構成部分であるとは，到底，窺い知ることはできないというべきである，と判断している（１１頁８～１３行）。しかし，正しい訂正要点ａは，上述のとおり，図面符号「１２」で指示された前身頃の両側に，本件帯状部分の後身頃１４’が一体に接続され，この後身頃１４’に腰部前側縁２２と足刳り形成部２５が形成されているものであるから，実施形態【図７】に記載された本件帯状部分が「後身頃１４’」であることを記載しなかったことは明瞭でない記載の釈明の目的に当たり，また，本件帯状部分に形成された足刳り形成部の符号が，後身頃の足刳り形成部の符号「２５」であるにもかかわらず，前身頃の足刳り形成部の符号「２４」に記載したことは誤記の訂正の目的に当たるものである。
よって，本件訂正の目的は，特許法１２６条１項に規定する要件に適合するものであるから，これに適合しないとした審決の判断は，誤りというべきである。４取消事由４（審決の実質変更・拡張に対する判断の誤り）(1)審決は，誤った訂正要点ａの認定のもとに，本件訂正を，実質変更・拡張と判断している（１３頁１５～２１行）。
しかし，正しい訂正要点ａは，上述のとおり，図面符号「１２」で指示された前身頃の両側の本件帯状部分は「後身頃」であり，これを明確にしただけのことであるから，本件発明の発明特定事項である「前身頃」の技術的内容を変更しているものでもないし，「後身頃」の技術的内容を変更しているものでもない。よって，本件訂正は，「前身頃」及び「後身頃」について変更も拡張もするものではなく，単に後身頃の本件帯状部分を「後身頃」であると明確にしたにすぎないのであるから，特許法１２６条４項に規定する要件に適合するものであり，これに適合しないとした審決の判断は，誤りである。


(2)また，審決は，本件帯状部分が「後身頃」であるのに，「前身頃」であるという誤った解釈のもとに，特許請求の範囲の拡張又は変更の判断をしている（１３頁２２～２７行）。
しかし，実施形態【図７】に記載された本件帯状部分は「後身頃」であり，本件発明の技術的範囲内のものである。
すなわち，実施形態【図７】について，本件発明の記載に整合させて記載すると，「この前身頃（１２）に接続され（実施形態【図７】では，後身頃１４’が「一体に接続」である。）臀部を覆うとともに前記前身頃（１２）の足刳り形成部（２４）に連続する足刳り形成部（２５）を有した後身頃（１４’＋１４）」ということになり，本件発明の技術的範囲内のものである。
よって，本件訂正は，特許請求の範囲を，拡張又は変更するものではなく，特許法１２６条４項に規定する要件に適合するものであるから，これに適合しないとした審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（訂正要点ａの認定手法の誤り）及び取消事由２（訂正要点ａの【図７】に対する前身頃及び後身頃の認定の誤り）に対して(1)「前身頃」及び「後身頃」の各パーツの認定について実施形態【図３】については，本件明細書の【００１４】に「スパッツ１０は，下胴部の前側から両脇までを覆う前身頃１２と，下胴部の後側を覆う後身頃１４と，前身頃１２の下端部の中心と後身頃１４の下端部の中心を連結する股部パーツ１６から成る。さらに，前身頃１２と後身頃１４，股部パーツ１６で形成され大腿部が挿通する開口部に，大腿部を覆うように筒形に形成された一対の大腿部パーツ１８が設けられている。」との記載があり，また，「前身頃１２」については【００１５】～【００１６】，「後身頃１４」については【００１７】～【００１９】，「大腿部パーツ１８」については【００２０】，「股部パーツ１６」については【００２１】～【００２２】にそれぞれ分けて説明されているので，下肢用衣料がこれらのパーツから構成されていることは明らかであり，また，各パーツの図面符号「１２」，「１４」，「１６」，「１８」は，図面上のそれぞれ実線で区劃された範囲のものを指していることが見て取れるから，「前身頃」や「後身頃」は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と同じく下肢用衣料を構成するパーツであって，「前身頃」は図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も同様に，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができる。
そして，実施形態【図３】と実施形態【図７】とは，下肢用衣料が「前身頃１２」，「後身頃１４」，「股部パーツ１６」及び「大腿部パーツ１８」で構成されていることには変わりがないので，実施形態【図７】においても実施形態【図３】と同様に，前身頃と後身頃は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のもの（パーツ）と解することが自然であり，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらない。
よって，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定に誤りはない。
(2)「本件帯状部分」の認定について
本件明細書には，「本件帯状部分」が「後身頃」の構成部分である旨の記載や示唆は存在せず，「本件帯状部分」が「後身頃」の構成部分であるとは，窺えない。また，下半身の前の部分に加えて後ろの部分の一部をも覆うパーツを「前身頃」とした下肢用衣料は，例えば乙１及び乙２に示されるように周知であり，「本件帯状部分」を「前身頃」に属するものとすることに支障はない。そして，原告らの主張するように，１つのパーツを敢えて前身頃の範囲と後身頃の範囲とに分割して解釈することは，前身頃及び後身頃という用語の解釈として不自然である。よって，本件帯状部分は「前身頃」に属するものであり，「図面符号「１２」で指示される「前身頃」の帯状部分，すなわち，【図７】左右において下方に垂下する２つの帯状部分」を「本件帯状部分」とした審決の認定に誤りはない。したがって，当業者であれば，実施形態【図７】においても実施形態【図３】と同様に，前身頃と後身頃は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解するので，原告らの上記主張は失当であり，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定，並びに，訂正要点ａの認定に誤りはない。２取消事由３（審決の訂正目的に対する判断の誤り）に対して前身頃が図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していること，及び，後身頃が図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していることは，何ら不都合なく理解できるもので，少なくとも「前身頃１２」と「後身頃１４」の範囲については，不明瞭な記載や誤記の存在は見当たらない。
また，訂正後の【００３０】の記載では，「後身頃１４’」と「前身頃１２」との境界が明確でなく，訂正は，かえって前身頃と後身頃の各パーツの構成を不明瞭にするものである。
したがって，審決の，「訂正要点ａは，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明のいずれかを目的にしている，とする根拠は見当たらず」との判断に誤りはない。
３取消事由４（審決の実質変更・拡張に対する判断の誤り）に対して(1)「前身頃」及び「後身頃」の技術的内容の変更について「前身頃」は，訂正前には，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲であったものが，訂正後には，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲から「本件帯状部分」を除いたものということになるので，「前身頃」の技術的内容が変更されており，併せて，「後身頃」の技術的内容も変更されている。(2)訂正前に本件発明の実施態様でなかった実施形態【図７】が，訂正後に実
施態様になったことについて
訂正前の実施形態【図７】には，「後身頃１４」で支持された実線で区劃された範囲のものには，「足刳り形成部」に相当する部位が見当たらず，実施形態【図７】の「後身頃１４」は足刳り形成部を有していない実施態様であり，本件発明における「前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃」との発明特定事項を満たしていない。


しかるに，訂正後の実施形態【図７】では，【図７】に図面符号「１４’」を加え，図面符号「２４」を「２５」としたものであって，後身頃１４，１４’が足刳り形成部２５を有するものとする構成に新たに変更し，実施形態【図７】を本件発明の実施態様に含めるように意図したものとして訂正されている。特許法においては，発明の詳細な説明に記載した発明の全部を，特許を受けようとする発明として，特許請求の範囲に記載することが要求されているわけではないので，発明の詳細な説明において実施例とされたものに対応する請求項が特許請求の範囲に存在しないことに，不都合はない。
してみると，審決の，「実施形態【図７】，すなわち，【図７】を参照した実施形態が，本件発明の発明特定事項を満たしていないのは，先に…述べたとおりであって，本件発明の技術的範囲外のものであったが，本件訂正後では，【図７】を参照した実施形態は，本件発明の技術的範囲内のものとなっており，特許請求の範囲は，拡張，又は変更されている。」との判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（訂正要点ａの認定手法の誤り）及び取消事由２（訂正要点ａの【図７】に対する前身頃及び後身頃の認定の誤り）について
(1)本件明細書の記載
本件明細書（甲７）には，以下の記載がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
・・・・・・
【図３】この実施形態の下肢用衣料の各パーツの展開図である。
・・・・・・
【図６】この発明の他の実施形態の下肢用衣料の各パーツの展開図である。【図７】この発明のさらに他の実施形態の下肢用衣料の各パーツの展開図である。【図８】この発明のさらに他の実施形態の下肢用衣料の各パーツの展開図である。
【符号の説明】
【００１３】
１０スパッツ
１２前身頃
１４後身頃
１６股部パーツ
１８大腿部パーツ
２０，２８ウエスト部
２４，２５，３２，４６足刳り形成部
３６裾部
４０足付根部
４０ａ山
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下，この発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１，図２はこの発明の一実施形態を示すもので，この実施形態の下肢用衣料は，ウエストから大腿部の中間付近に達する半ズボン形のスパッツ１０である。スパッツ１０は，伸縮性を有する編地等の生地で作られている。スパッツ１０は，下胴部の前側から両脇までを覆う前身頃１２と，下胴部の後側を覆う後身頃１４と，前身頃１２の下端部の中心と後身頃１４の下端部の中心を連結する股部パーツ１６から成る。さらに，前身頃１２と後身頃１４，股部パーツ１６で形成され大腿部が挿通する開口部に，大腿部を覆うように筒形に形成された一対の大腿部パーツ１８が設けられている。
【００１５】
次に各パーツの形状について説明する。図３はスパッツ１０を展開した状態を示したものであり，前身頃１２は，ウエスト部２０と，ウエスト部２０の両側の大腿部付け根の腸骨棘点ａ付近で，ウエスト部２０に対してほぼ直角に裁断された腰部前側縁２２が設けられている。腰部前側縁２２の身体前中央側には，腰部前側縁２２の下端部から連続して切り欠かれた一対の足刳り部を形成する足刳り形成部２４が各々設けられている。
【００１６】
足刳り部は，スパッツ１０を縫製したときに大腿部が挿通する開口部となるもので，後述するように，後身頃１４にも，その側縁から下端縁に繋がって足刳り形成部２５が形成されている。一対の足刳り形成部２４は，前身頃１２の下端部の中心寄り位置から，ウエスト部２０に近づくにつれて互いに離れるように傾斜して形成されている。一対の足刳り形成部２４の間の縁部は，股部パーツ１６が連結される前股部２６となっており，僅かに上方に湾曲する曲線で形成されている。
【００１７】
後身頃１４は，大きく開いた略Ｖ字形に形成された縁部のウエスト部２８が設けられ，ウエスト部２８の中央にＶ字状に切除されたウエストダーツ２９が設けられ，ウエスト部２８の両端から，ウエスト部２８に対してほぼ直角に離れる方向に延出するほぼ直線の腰部前側縁３０が設けられている。腰部前側縁３０は，前身頃の腰部前側縁２２と等しい長さで，ウエスト部２８から離れるに従い，僅かに互いに離れるほうへ広がっている。
【００１８】
腰部前側縁３０の下端には，後身頃１４の下端へ向かう足刳り形成部２５が形成され，足刳り形成部２５の身体中央側端には，Ｖ字状に切除された臀部ダーツ３１が設けられている。臀部ダーツ３１の身体中央側端には，足刳り形成部３２が一対設けられている。足刳り形成部３２は，スパッツ１０を縫製したときに前身頃１２の足刳り形成部２４に連続して大腿部が挿通する開口部を形成するものである。
【００１９】
一対の足刳り形成部３２の間は，股部パーツ１６が連結される後股部３４であり，僅かに上方に湾曲する曲線で形成されている。そして，後身頃１４のウエスト部２８から後股部３４までの長さは，前身頃１２のウエスト部２０から前股部２６までの長さよりも長く形成されている。足刳り形成部２４，２５により形成される足繰りの形状は，ウエスト部２０に一番近いところを頂点とする略三角形状であり，ウエスト部２０に近い頂点は丸く湾曲して設けられている。
【００２０】


大腿部パーツ１８は，僅かに内側に湾曲する曲線で形成された裾部３６が設けられ，裾部３６の両端部から裾部３６に対してほぼ直角に離れる方向に延出するほぼ直線の大腿部後側縁３８が形成されている。各大腿部後側縁３８間の，裾部３６とは反対側の縁部には，外側になだらかに膨出する山４０ａが形成された足付根部４０が設けられている。足付根部４０は，スパッツ１０を縫製したときに前身頃１２の足刳り形成部２４，後身頃１４の足刳り形成部２５，３２，股部パーツ１６も足刳り形成部４６が連続して形成する開口部に縫い合わされるものである。足付根部４０の山４０ａの縁部は，前身頃１２の足刳り形成部２４と等しい長さに形成され，足刳り形成部２４に縫い合わされる部分である。ここで，足付根部４０の，足刳り形成部２４，２５に取り付ける山４０ａの高さをｈ１とし，足刳り形成部２４，２５の湾曲深さをｈ２とすると，ｈ１はｈ２よりも低い形状である。また，足付根部４０の山の幅をｗ１とし，足刳り前部２４，２５の湾曲部分の幅をｗ２とすると，互いに縫い付けられる同じ位置間で，ｗ１はｗ２よりも広い形状となっている。
【００２１】
股部パーツ１６は，一方向に長い略鼓状に形成され，長手方向の一端部は前身頃１２に連結される前身頃連結部４２であり，長手方向の他端部は後身頃１４に連結される後身頃連結部４４である。いずれも外側に湾曲する曲線で設けられている。股部パーツ１６の長手方向に沿う両側縁部は，足刳りの一部を形成し大腿部パーツ１８に連結される足刳り形成部４６であり，内側に湾曲する曲線で設けられている。股部パーツ１６は，前身頃連結部４２よりも後身頃連結部４４が長くなるように，後身頃連結部４４に近づくほど足刳り形成部４６が徐々に離れて幅広に形成されている。
【００２２】
そして，後見頃１４の足刳り形成部２５，３２及び股部パーツ１６の足刳り形成部４６の股底点までの型紙での長さが，人体上の長さで転子点ｂからヒップ裾ラインを通り股底点脇に至るまでの長さよりも短いものである。
【００２３】
この実施形態のスパッツ１０の製造方法は，まず，左右の臀部ダーツ３１及びウエストダーツ２９を縫い合わせる。次に，前身頃１２の前股部２６に股部パーツ１６の前身頃連結部４２を取り付ける。前身頃１２と後身頃１４の，左右の腰部前側縁２２と腰部前側縁３０を縫い合わせる。そして，一連に連結された各足刳り形成部２４，２５，３２，４６に大腿部パーツ１８の足付根部４０を縫い合わせる。このとき，大腿部パーツ１８の片方の大腿部後側縁３８と足付根部４０の成す角の部分が，前身頃１２に既に取り付けられている股部パーツ１６の後身頃連結部４４と足刳り形成部４６が成す角部分に位置する。また，大腿部パーツ１８のもう片方の大腿部後側縁３８と足付根部４０の成す角部分が，後身頃の後股部３４と各足刳り形成部３２の成す角部分に位置する。
【００２４】
次に，片方の大腿部パーツ１８の大腿部後側縁３８同士を縫い合わせ，そのまま連続して後身頃１４の後股部３４と股部パーツ１６の後身頃連結部４４を縫い合わせ，更に連続してもう片方の大腿部パーツ１８の大腿部後側縁３８同士を縫い合わせる。最後にウエスト部２０，２８，裾部３６の仕上げ処理及び縫い端の処理をする。なお，縫い合わせる順番はこれに限定されず，適宜変更可能である。
【００２５】
縫い合わされたスパッツ１０は，後身頃１４の足刳り形成部３２が丸く下方に回り込み，筒状に形成された大腿部パーツ１８が前方の斜め下方に突出する立体形状となる。即ち，基本の立体形状が，着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿う形状になっており，足の運動性に適した形状に形成される。
【００２６】
縫製されたスパッツ１０を着用したとき，前身頃１２の足刳り形成部２４は，図１に示すように，股底点脇から上方に延出して足の付け根の腸骨棘点ａ付近を通過し，大腿部外側上方の転子点ｂ付近の上方を通過して湾曲し，後側下向きに延出して，後身頃１４の足刳り形成部３２に連続する。後身頃１４の足刳り形成部３２は，臀部の下端部に沿って股底点付近に達している。足刳り形成部２４の一番高いところは腸骨棘点ａ付近である。また，臀部ダーツ３１の縫合線は，臀部の一番高いところよりも僅かに側方に位置して上下に通過している。
【００２７】
この実施形態のスパッツ１０によれば，伸縮性のある素材を使用し，臀部の生地分量を確保し，足刳りのパターンの形状の工夫により，身体の腸骨棘点ａ付近から前方の生地の立体的方向性が確保されるため，着用時に股関節の前方への屈伸抵抗が少なく運動しやすく，疲れにくいものである。即ち，臀部に関しては，股関節の屈曲時に臀部に過度の生地張力が掛からないように生地分量を十分に多く取り，且つヒップ裾ラインがずれないようヒップ裾ライン長を短くしている。特に，このスパッツ１０は，着用者が軽く前屈みになった姿勢に沿う立体形状に作られ，この姿勢では生地にあまり張力が発生しないため身体が圧迫されず，またさらに深く屈む動作をするときの負荷も少なく抑えられるものである。また，大腿部パーツ１８が前方に盛り上げられた立体形状になるため，図４，図５に示すように足を上げたりしゃがんだりする動作のとき，大腿部にかかる生地の抵抗が小さく，容易に運動することができる。さらに，生地が身体の動きに追従するため，衣服ズレも軽減することができる。また，後身頃１４が前身頃１２よりも上下に長く形成されているため，図４，図５に示すように足を上げたりしゃがんだりする動作のとき，後身頃１４に大きな張力がかからず，このことからも円滑に運動することができ，後見頃１４が摺り上がることもない。
・・・・・・
【００２９】


なお，この発明は上記実施形態に限定されるものではなく，図６に示すような各パーツ形状でも良い。この実施形態の下肢用衣料もスパッツについてのもので，互いに対称に２分された形状の後見頃４８，４９を有し，ウエスト部にウエストパーツ５０を設けたものである。そして，上記実施形態の臀部ダーツを無くし，後見頃４８，４９の上端縁中央付近とウエストパーツ５０の中央下部との間の一対のダーツにより，臀部の形状を立体的に形成している。これにより，上記実施形態と同様の効果を得ることができ，さらに，ウエストパーツ５０に張力の強い生地を用いることにより，腰部のホールド感を向上させることができる。
【００３０】
また，図７に示すように，上記臀部ダーツを無くし，前身頃１２と後見頃１４の間の腰部前側縁２２，３０による一対のダーツにより，臀部の形状を立体的に形成しても良い。さらに，前身頃１２の側縁部に張力の強い素材を使うことで，ヒップホールドとヒップアップ効果を持たせることが出来る。
【００３１】
さらに，図８に示すような展開図形状のものでも良い。この実施形態では，上記臀部ダーツとウエストダーツを繋いで，前身頃１２と後見頃１４の１本の切り替えラインにすることで，上記実施形態と同様の効果を得ることができるとともに，より多くの臀部部分のゆとりを自然な形状で持たせることができる。
(2)「前身頃」及び「後身頃」の認定について
ア本件明細書における図面の簡単な説明は段落【００１２】に，符号の説明は【００１３】に，【図１】～【図５】を参照した実施形態（実施形態【図３】）については，段落【００１４】～【００２２】に記載されている。これらの記載によれば，下肢用衣料を，それを構成する各パーツから説明していることは明らかで，「前身頃」は，図面符号「１２」で指示されており，同じく，「後身頃」，「股部パーツ」及び「大腿部パーツ」は，それぞれ，「１４」，「１６」及び「１８」で指示され，これら図面符号は，それぞれ，実線で区劃された範囲のものを指していることが見て取れるから，「前身頃」や「後身頃」は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と同じく，下肢用衣料を構成するパーツであって，「前身頃」は，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も，同様に，「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができる。すなわち，本件明細書の段落【００１４】の「図１，図２はこの発明の一実施形態を示すもので，この実施形態の下肢用衣料は，ウエストから大腿部の中間付近に達する半ズボン形のスパッツ１０である。スパッツ１０は，伸縮性を有する編地等の生地で作られている。スパッツ１０は，下胴部の前側から両脇までを覆う前身頃１２と，下胴部の後側を覆う後身頃１４と，前身頃１２の下端部の中心と後身頃１４の下端部の中心を連結する股部パーツ１６から成る。さらに，前身頃１２と後身頃１４，股部パーツ１６で形成され大腿部が挿通する開口部に，大腿部を覆うように筒形に形成された一対の大腿部パーツ１８が設けられている。」との記載，段落【００１５】の「次に各パーツの形状について説明する。図３はスパッツ１０を展開した状態を示したものであり，前身頃１２は，・・・ウエスト部２０に対してほぼ直角に裁断された腰部前側縁２２が設けられている。腰部前側縁２２の身体前中央側には，腰部前側縁２２の下端部から連続して切り欠かれた一対の足刳り部を形成する足刳り形成部２４が各々設けられている。」との記載，段落【００１７】の「後身頃１４は，大きく開いた略Ｖ字形に形成された縁部のウエスト部２８が設けられ，ウエスト部２８の中央にＶ字状に切除されたウエストダーツ２９が設けられ，ウエスト部２８の両端から，ウエスト部２８に対してほぼ直角に離れる方向に延出するほぼ直線の腰部前側縁３０が設けられている。」との記載，段落【００２３】の「この実施形態のスパッツ１０の製造方法は，まず，左右の臀部ダーツ３１及びウエストダーツ２９を縫い合わせる。次に，前身頃１２の前股部２６に股部パーツ１６の前身頃連結部４２を取り付ける。前身頃１２と後身頃１４の，左右の腰部前側縁２２と腰部前側縁３０を縫い合わせる。そして，一連に連結された各足刳り形成部２４，２５，３２，４６に大腿部パーツ１８の足付根部４０を縫い合わせる。」との記載のとおり，段落【００１４】～【００２２】には，各パーツについての説明が記載されており，また段落【００２３】には，前身頃１２と後身頃１４とを縫い合わせることが記載されているから，「前身頃」や「後身頃」は，下肢用衣料を構成するパーツであると認められる。
イまた，本件明細書における【図６】を参照した実施形態（実施形態【図６】），同【図７】を参照した実施形態（実施形態【図７】），同【図８】を参照した実施形態（実施形態【図８】）については，段落【００２９】～【００３１】に，実施形態【図３】に比して簡潔に記載され，特に，実施形態【図７】については，段落【００３０】に，「前身頃１２と後見頃（判決注：「後身頃」の誤記）１４の間の腰部前側縁２２，３０による一対のダーツにより，臀部の形状を立体的に形成しても良い」，「前身頃１２の側縁部に張力の強い素材を使うことで，ヒップホールドとヒップアップ効果を持たせることが出来る」と記載されているだけで，詳細については【図７】を参照していることが窺える。記載が簡潔で，詳細は図を参照していることは，実施形態【図６】や実施形態【図８】についても同様である。ウそこで，段落【００２９】～【００３１】の記載を参照しつつ，【図１】～【図５】の特に【図３】と，【図６】～【図８】を見ると，実施形態【図６】における「後身頃」を図面符号「４８」と「４９」で指示している点を除けば，実施形態【図６】，実施形態【図７】及び実施形態【図８】における「前身頃」と「後身頃」は，実施形態【図３】と同様に，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができ，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらない。
(3)原告らの主張について


ア原告らは，実施形態【図７】と実施形態【図３】とは，パーツの形態が大きく相違するにもかかわらず，実施形態【図３】の前身頃及び後身頃の各パーツの実線を強引に実施形態【図７】のパーツの実線に引きずり込んで，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃の各位置を解釈しているにほかならず，実施形態【図７】のパーツの本来の前身頃及び後身頃の各位置を正しく解釈していることにはならないから，審決の訂正要点ａの認定手法は誤りであると主張する。しかし，実施形態【図３】については，各パーツの図面符号「１２」，「１４」，「１６」，「１８」は，図面上のそれぞれ実線で区劃された範囲のものを指していることが見て取れるから，「前身頃」や「後身頃」は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と同じく下肢用衣料を構成するパーツであって，「前身頃」は図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も同様に，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができる。そして，実施形態【図３】と実施形態【図７】とは，下肢用衣料が「前身頃１２」，「後身頃１４」，「股部パーツ１６」及び「大腿部パーツ１８」で構成されていることには変わりがないので，実施形態【図７】においても実施形態【図３】と同様に，前身頃と後身頃は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のもの（パーツ）と解するのが自然であり，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらない。
よって，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
イ原告らは，実施形態【図７】のパーツの前身頃及び後身頃の各位置を正しく判断するには，実施形態【図７】の各パーツを縫製して下肢用衣料とした場合に，実施形態【図７】のパーツはどこが前身頃及び後身頃に位置するか正しく判断することが必要であり，また，前身頃と後身頃の意味はそれぞれ「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」と「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），その意味を下肢用衣料（ショーツ）に当てはめると，前身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃のうち，下半身の前の部分を覆うものとなり，後身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃で下半身の後ろの部分を覆うものとなり，さらに，１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを前身頃とし，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所（本件帯状部分）を後身頃とすることは，例えば甲１３～甲１８に示されるように，当業者において周知であるから，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定には誤りがあると主張する。
しかし，本件明細書において，【図７】の左右において下方に垂下する２つの本件帯状部分が「後身頃」の構成部分である旨の記載や示唆は存在せず，本件帯状部分が「後身頃」の構成部分であるとは，窺えない。
また，「前身頃」の意味が「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」であり，「後身頃」の意味が「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを「前身頃」といい，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所を「後身頃」ということがあるとしても（甲１３～甲１８），乙１及び乙２によれば，下肢用衣料において，下半身の前の部分の延長となる後ろの部分の一部をも覆うパーツも加えて「前身頃」ということもあるのであり，この場合には訂正前の実施形態【図７】と同様のものとなる。したがって，前身頃及び後身頃という用語の解釈として，原告らが主張するような解釈において当該技術分野の常識となっているということはできない。
よって，「前身頃」及び「後身頃」という用語の意味は，明細書及び図面の記載全体から把握する必要があり，そのようにして理解される意味は上記のとおりであって，審決の「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
(4)まとめ
よって，原告らが主張する取消事由１及び２には，理由がない。２取消事由３（審決の訂正目的に対する判断の誤り）について上記１で判示したとおり，本件明細書の段落【００３０】及び【図７】には，実施形態【図７】が記載され，この実施形態における「前身頃」が図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していること，そして，「後身頃」が，図面符号「１４」で指示されたものを指していることは，自然に理解できるもので，不明瞭な記載や誤記の存在は見当たらず，逆に，【図７】において図面符号「１２」で指示される前身頃の本件帯状部分が後身頃の構成部分であることは，窺えない。そうである以上，訂正要点ａが，誤記の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明を目的にしているということはできない。
よって，原告らが主張する取消事由３には，理由がない。３取消事由４（審決の実質変更・拡張に対する判断の誤り）について本件明細書の請求項１は，本件訂正によって訂正されていないから，本件発明は，本件訂正の前後において，「後身頃」を，「足刳り形成部を有した」と限定されたものとして発明特定事項としている。
次に，上記１で認定したところを踏まえ，本件訂正前の本件発明についてみると，本件明細書の記載全体からして，先に（上記１で）説示したように，本件発明の「前身頃」は，実施形態【図３】，実施形態【図７】及び実施形態【図８】の，いずれも図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもの，「後身頃」も同様に「１４」で指示された範囲のものと解することができる。これに対し，本件訂正の，特に訂正要点ａにより，【図７】の図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分が，「後身頃」の構成部分となり，本件訂正後の本件発明の「前身頃」は，【図７】を参照した実施形態でいえば，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲から上記本件帯状部分を除いた範囲のものということになり，本件発明の発明特定事項である「前身頃」の技術的内容が変更されており，併せて，「後身頃」の技術的内容も実質的に変更されている。
また，実施形態【図７】が，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものである「後身頃」に足刳り形成部を有していないため，本件発明の発明特定事項を満たしておらず，本件発明の構成に含まれないものであったが，本件訂正後では，実施形態【図７】は，本件発明の構成に取り込まれており，特許請求の範囲は，拡張又は変更されている。
以上のとおりの判断を示した審決に誤りはない。


平成２４年１１月６日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第１５０３３号保証金返還等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年９月１０日
判決
原告                                   株式会社ニュー・テクノロジー同訴訟   代理人   弁護士          豊﨑寿   昌同                                濵谷美   穂同                                伊藤    献被告                                   株式会社日本量子波動科学研究所
主文
１被告は，原告に対し，金４億５０００万円及びこれに対する平成２３年１２月２１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決は仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，①被告との間で，被告の製造する油化還元装置その他につき，原告が販売代理店を務める内容の総販売代理契約（以下「本件販売代理契約」という。）を締結し，契約金２億円を被告に支払ったが，本件販売代理契約は，被告の責めに帰すべき事由によって解除に至ったとして，被告に対し，本件販売代理契約の解除に基づき，契約金２億円及び催告期限後である平成２３年１２月２１日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，②被告との間で，被告が中華人民共和国（以下「中国」という。）所在の公的機関や企業等を相手に実施する廃プラスチック類，廃油類資源化装置並びに原油精製装置に関する製造・販売等の事業について，業務提携基本契約（以下「本件業務提携契約」という。）を締結し，保証金として２億５０００万円を被告に預託したが，①と同様の事情による解除又は契約期間満了により，本件業務提携契約は終了したとして，被告に対し，本件業務提携契約の終了に基づき，保証金２億５０００万円及び催告期限後であり，契約期間満了日の翌日である平成２３年１２月２１日から支払済みまで，商事法定利率年６分の割合による遅延損害金
１判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか，掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者等
ア原告は，重質油，廃油，廃プラスチック等を炭化水素油に精製する装置の製造及び販売等を目的とする株式会社である（甲１の１）。イ被告は，大気汚染防止装置，水処理装置，廃棄物処理装置，その他の公害防止機器及びこれに関連する設備，プラントの設計，製造，施工，ウ株式会社Ｓｕｎ風（以下「Ｓｕｎ風」という）は，被告と同様，大気汚染防止装置，水処理装置，廃棄物処理装置，その他の公害防止機器及びこれに関連する設備，プラントの設計，製造，施工，販売並びに輸出エＰ１は，平成２２年６月１１日に解任されるまで被告の取締役を務め，平成２０年５月１５日から平成２１年２月２日まではその代表取締役を務める一方，平成１６年１２月２４日以降，Ｓｕｎ風の取締役でもあっＰ１の妻のＰ２は，平成２３年９月９日に辞任するまで被告の取締役を務める一方，平成１６年１２月２４日以降，Ｓｕｎ風の代表取締役で
(2)本件販売代理契約の締結
ア原告は，被告との間で，平成１８年９月１５日，原告が被告の製造する油化還元装置及び同装置の稼働から精製される軽質油，エマルジョン燃料燃焼装置等の販売の代理店を務める内容の本件販売代理契約を締結本件販売代理契約は，原告は被告に対して契約金２億円を支払うこと，被告の責めに帰すべき事由により本契約の解約に至った場合，被告は上記契約金を原告に全額返還すること（１０条），有効期間は成立後３年間とし，期間満了日の１か月前までに契約終了の意思表示を行わない限り，本契約を更新したものとみなすこと（１５条，１６条）を規定してイ原告は，平成１８年９月２１日ころ，被告に対し，本件販売代理契約に基づき，契約金２億円を支払った。
(3)本件業務提携契約の締結
ア原告は，被告との間で，平成１８年１２月２０日，被告が中国所在の公的機関や企業等を相手方として実施する廃プラスチック類・廃油類資源化装置並びに原油精製装置に関わる製造・販売，技術指導，メンテナンス及びこれに関連する事業に関し，原告が総合的に支援する内容の本本件業務提携契約は，当該契約に定める義務又は個別契約に定める義務の履行を担保するため，契約締結に際し，原告は被告に対し，保証金として２億５０００万円を預託すること，本件業務提携契約終了後速やかに，被告は原告に対して上記保証金全額を返還すること（第６条（４）），本件業務提携契約の有効期間は締結日から２年間とすること，期間満了日の３か月前までに原告又は被告のいずれからも書面による解約の申し入れがない場合には１年間延長され，以後も同様とすることをイ原告は，前同日，被告に対し，上記保証金として２億５０００万円を支払った。
(4)特許権等
Ｓｕｎ風，Ｐ１及びＰ２は，以下の特許権及び特許出願人の地位（以下，ア加熱油化装置及び加熱油化方法（甲４の１）
(ア)特許出願公開番号    特開２００６－３２８３３８
(イ)公開日      平成１８年１２月７日
(ウ)出願日      平成１７年７月１９日
(エ)出願人      Ｓｕｎ風
イ水改質触媒，水改質装置及び水改質方法並びに機能性水（甲４の２）(ア)特許出願公開番号    特開２００６－３３４５０５
(イ)公開日      平成１８年１２月１４日
(ウ)出願日      平成１７年６月１日
(エ)出願人      Ｓｕｎ風
ウ燃料改質触媒（甲４の３）
(ア)特許番号    特許第４１２９０７６号
(イ)登録日      平成２０年５月２３日
(ウ)出願日      平成１０年５月１３日
(エ)特許権者    Ｐ１及びＰ２
エポリ塩化ビフェニル分解装置及び該方法並びにポリ塩化ビフェニル分
解システム（甲４の４）
(ア)特許出願公開番号    特開２００８－２７１９９６
(イ)公開日      平成２０年１１月１３日
(ウ)出願日      平成１８年９月２０日
(エ)出願人      Ｓｕｎ風
(5)解除の意思表示


原告は，被告に対し，平成２３年８月３０日到達の通知書をもって，Ｓｕｎ風と被告は一体であり，Ｓｕｎ風が，本件特許権等及び中国で出願中の特許にかかる出願人の地位を第三者に譲渡したという被告の責めに帰すべき事由により，本件販売代理契約及び本件業務提携契約は履行不能になったとして，両契約を解除する旨意思表示するとともに，本件販売代理契約上の契約金２億円及び本件業務提携契約上の保証金２億５０００万円を，
２争点
(1)本件販売代理契約の解除に基づく契約金返還義務の有無    （争点１）(2)本件業務提携契約の解除又は終了に基づく保証金返還義務の有無
（争点２）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（本件販売代理契約の解除に基づく契約金返還義務の有無）につ
いて
【原告の主張】
(1)被告は，本件販売代理契約のもと，重油，廃油，廃プラスチック等を価値の高い軽質油（ガソリン，灯油，軽油等）に変換する油化還元装置を，平成１８年１２月末日までには納品すると約束していたにもかかわ被告は，その後も所定の性能を有する装置を完成させることができず，平成１９年暮れころには，原告が販売代理活動を行うことは事実上不可被告の責めに帰すべき事情により事実上履行不能になっていたといえる。ただ，原告は，被告の海外事業に協力しつつ，被告が日本国内でも販売可能な装置を完成することを期待し，契約の解除を見合わせていた。(2)一方，油化還元装置の製造には，被告の役員を務めるＰ１及びＰ２や，彼らが同じく役員を務めるＳｕｎ風が権利を有する本件特許権等を利用することが必須である。にもかかわらず，本件特許権等は，平成２３年３月１０日，第三者へ譲渡され，その移転登録もされたため，第三者に対抗できる実施権を有しない被告は，全くの無権利者となり，油化還元(3)以上のとおり，本件販売代理契約は，被告の責めに帰すべき事由によって被告の履行が不能となり，原告による前記解除の意思表示によって終了したのであるから，契約金２億円の返還事由である「被告の責めに(4)被告は，銀行，原告及び株式会社ＵＦＯを同一視し，本件販売代理契約上の契約金が実質的には回収済みであるかのような主張をするが，そ
【被告の主張】
(1)本件販売代理契約は，原告も４，５年にわたって営業努力や報告をしていないなど形骸化した契約であり，今になって，「被告の責めに帰すまた，被告は，本件特許権等の専用実施権を有しており，本件特許権等がスペイン人であるＰ３あるいはその支配会社に移転しても，被告による実施が妨げられるものではなく，本件販売代理契約における被告の債務不履行はない。そもそも，本件特許権等の譲渡は，悪意の第三者であるＰ３を譲受人とするものとして無効である。
(2)そもそも本件販売代理契約上の契約金２億円は，銀行の被告に対する当初貸付金の回収に充てられたものであり，銀行は既にその融資分を回したがって，被告が契約金２億円の返還義務を負うと解する余地はない。
２争点２（本件業務提携契約の解除又は終了に基づく保証金返還義務の有無）について
【原告の主張】
(1)本件業務提携契約で製造・販売等の対象として掲げられている「廃プラスチック類・廃油類資源化装置並びに原油精製装置」は，重油，廃油，廃プラスチック等を価値の高い軽質油（ガソリン，灯油，軽油等）に変換する装置であり，その製造には，中国でＳｕｎ風が出願中の特許である加熱油化装置及び加熱油化方法（中国での出願番号Ｐ１８１６ＣＮ）及び重質油軽油化装置及び方法（中国での出願番号Ｗ２０１６ＣＮ）のにもかかわらず，それら特許出願人の地位が平成２３年３月１０日に第三者へ譲渡されてしまったため，第三者に対抗できる実施権を有しない被告は，全くの無権利者となり，上記装置の製造を行うことができなこのように本件業務提携契約に基づく被告の義務履行は不能に至ったといえ，原告による前記解除の意思表示によって，本件業務提携契約は(2)また，本件業務提携契約は，原告又は被告いずれからも書面による解約の申し入れがないまま，平成２３年１２月２０日までは順次更新延長されていたが，上記解除の意思表示をもって書面による解約申し入れがあったといえるから，仮に解除の点を考慮に入れずとも，同日をもって本件業務提携契約が終了していることに変わりはなく，保証金２億５０(3)被告は，銀行，原告及び株式会社ＵＦＯを同一視し，保証金が実質的には回収済みであるかのような主張をするが，その論理や趣旨が不明で
【被告の主張】
(1)被告は，本件業務提携契約の遂行上必要な知的財産権の専用実施権をすべて保持しており，中国におけるＳｕｎ風の特許権や特許出願人たる地位がＰ３あるいはその支配会社に移転しても，被告による実施が妨げられるものではなく，本件業務提携契約における被告の債務不履行はない。そもそも，Ｓｕｎ風からＰ３への特許権等の譲渡は，悪意の第三者(2)本件業務提携契約上の保証金２億５０００万円は，銀行が目論んだ違法な迂回融資の一環であり，銀行は既にその融資分を回収しているといしたがって，被告が保証金２億５０００万円の返還義務を負うと解する余地はない。
第４当裁判所の判断


１争点１（本件販売代理契約の解除に基づく契約金返還義務の有無）について(1)前記判断の基礎となる事実，証拠（甲１の１～３，２，４の１～４，５，６，７の１・２，８，１１の１～３，１２，乙６，原告代表者，被告ア原告と被告とが平成１８年９月１５日に締結した本件販売代理契約は，被告が製造する油化還元装置につき，原告が，被告の代理人として，日本国内での販売を独占する旨の内容であった。油化還元装置は，廃プラスチック等から灯油，軽油などを精製する装置であるが，その開発，製造には，本件特許権等にかかる発明を利用することが不可欠で原告は，本件販売代理契約締結の際，代理店業務遂行のためには，平成１８年１２月末日までに油化還元装置（ミニＺ－Ⅱ）１台の納入をしかし，被告は，油化還元装置（ミニＺ－Ⅱ）を前記期限までに完成させることができず，その後も日本国内の市場へ向けて納品することはできなかった。以後現在に至るまで，本件販売代理契約に規定された油化還元装置にかかる日本国内での事業が，進展することはなかっイ本件特許権等は，Ｓｕｎ風単独の名義か，その代表取締役であるＰ２及び取締役であるＰ１夫妻の共有名義であった。しかし，被告は，本件販売代理契約を締結した当時，Ｐ１及びＰ２ともに取締役を務めるなどの人的関係もあり，本件特許権等にかかる発明の実施を許されていた。ただし，本件特許権等につき，被告の専用実施権又は通常実施Ｐ１及びＰ２は，平成２３年３月１０日ころ，本件特許権等のうち，発明の名称を燃料改質触媒とする特許権（特許第４１２９０７６号）をＰ４に対して譲渡し，同日特許権移転登録手続をした。また，Ｓｕｎ風は，同月９日，本件特許権等のうち，上記特許権を除いた３つの特許出願人の地位を，同じくＰ４に対して譲渡し，特許庁長官にその被告は，Ｐ４から，本件特許権等にかかる発明につき，いかなる実施権の設定も受けたことはない。
ウ原告は，被告に対し，平成２３年８月３０日到達の通知書をもって，本件特許権等の譲渡といった被告の責めに帰すべき事由により，本件販売代理契約が履行不能となったとして，本件販売代理契約を解除す(2)以上認定の事実によれば，被告は，本件販売代理契約締結から４年以上が経っても，本件販売代理契約上の業務遂行に当たって必要な油化還元装置を完成させることができなかったものである。そして，被告は，当該製造に不可欠な発明にかかる本件特許権等につき，元々は通常実施権あるいは仮通常実施権を有していたと解されるが，本件特許権等が第三者に譲渡され，被告がその実施を継続できるかは極めて不透明な状態になったのであるから（平成２３年６月８日法律第６３号［特許法等の一部を改正する法律］施行日である平成２４年４月１日より前の譲渡であるため，通常実施権及び仮通常実施権につき，登録なくして特許権者等に対抗できない。），もはや上記装置の完成は不能になったものといわざるを得ない。すなわち，本件販売代理契約上被告が負っていた上記装置の製造義務の履行は，平成２３年３月の本件特許権等の譲渡及びその旨の登録・届出により，不能に至ったものというべきである。そのため，本件販売代理契約は，原告から被告に対する平成２３年８月３０日の解除の意思表示によって終したがって，本件販売代理契約は，被告の履行不能に起因して終了に至ったものといえるから，被告の責めに帰すべき事由により解約に至った場合に該当し，本件販売代理契約第１０条に基づき，被告は，原告に対し，
(3)被告の主張について
この点，被告は，本件販売代理契約上の契約金２億円は銀行の被告に対する当初貸付金の回収に充てられたもので，銀行は既にその融資分を回収しているから，被告が契約金２億円の返還義務を負うことはない旨主張するが，法的根拠が不明である上，本件全証拠によっても，被告主張の前提となる事実を認めることはできず，その主張が採用できないことは明らかまた，被告は，本件特許権等の譲受人が背信的悪意者である旨主張するところ，実施権の登録がなくても同人に対抗できるとの趣旨と解されるが，本件特許権等の譲受人が背信的悪意者であることを認めるに足りる証拠は加えて，被告は，本件販売代理契約が終了に至ったのは，原告の営業努力不足が原因であり，被告の責めに帰すべき事由によるものではない旨の主張もするが，本件販売代理契約上の業務を遂行していく上で，被告が油化還元装置（ミニＺ－Ⅱ）を完成させることの必要性は，原告及び被告が書面をもって確認したことである。被告はその義務を履行することができなかったのであるから，この点に本件販売代理契約終了の主たる原因があ被告は，他にも様々な主張をするが，いずれも本件販売代理契約の解除
(4)小括
以上により，本件販売代理契約の終了に基づき，被告に対し，契約金２億円の返還及びこれに対する契約解除の後である平成２３年１２月２１日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求２争点２（本件業務提携契約は原告による解除又は期間満了によって終了したか）について
(1)原告と被告は，平成１８年１２月２０日に本件業務提携契約を締結したが，その契約期間は２年と定められ，期間満了日の３か月前までに原告又は被告のいずれからも書面による解約の申入れがない場合には１年間延そして，原告は，被告に対し，平成２３年８月３０日到達の通知書をもって，Ｓｕｎ風が中国で出願中の特許にかかる出願人の地位の譲渡といった被告の責めに帰すべき事由により，本件業務提携契約が履行不能となったとして，本件業務提携契約を解除する旨意思表示したが，これは，本件業務提携契約を終了させる意思表示として，上記「書面による解約の申入Ｓｕｎ風が，中国で出願中の特許につき，出願人の地位を譲渡したかは証拠上明らかでないため，上記意思表示により，解除されたと認めることはできない。しかし，本件業務提携契約は，原告又は被告いずれからも書面による解約の申入れがないまま，平成２０年１２月２０日の契約期間満了日以降も１年ずつ延長されていたものであるが（弁論の全趣旨），平成２３年１２月２０日の３か月以上前である同年８月３０日に，上記通知書をもって「書面による解約の申入れ」がされたのであるから，同年１２月したがって，被告は，原告に対し，本件業務提携契約の第６条（４）に基づき，預託を受けていた保証金２億５０００万円の返還義務を負うと認
(2)被告の主張について


平成２８年１１月７日判決言渡
平成２８年(行ケ)第１００９３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年９月５日
判        決
原告      小笠原   製粉株   式会社訴訟代理人弁理士     神   谷   十三和
被告         キリン   株式会   社
訴訟代理人弁理士     飯島紳   行
藤森裕   司
伊藤大   地
田中敬
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が取消２０１４－３００５４９号事件について平成２８年３月１７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標法５０条１項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
１本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は，下記の「ＫＩＲＩＮ」の欧文字を横書きしてなり，平成８年６月２４日に出願され，第３０類「コーヒー及びココア，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），食用グルテン，穀物の加工品，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，氷」を指定商品として，平成１０年８月２１日に設定登録された登録商標（登録第４１８０３６８号商標。本件商標）の商標権者である（甲１，７，５８，５９）。
原告は，平成２６年７月２４日，商標法５０条１項に基づき，本件商標の指定商品中第３０類「穀物の加工品」について，商標登録の取消しを求める審判の請求をし，同年８月１２日，審判請求の登録がされた（甲５９）。特許庁は，上記請求を取消２０１４－３００５４９号事件として審理をした上，平成２８年３月１７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２５日に原告に送達された。
２審決の理由の要点
(1)キリン協和フーズ株式会社（キリン協和フーズ）は，平成２３年９月現在の商品パンフレットに，第３０類「穀物の加工品」に含まれる商品「きのこがゆ」及びその販売に関する情報を掲載したものであり（甲１５），該商品パンフレットに掲載された商品「きのこがゆ」の包装袋には，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字が表示されている（甲１７）。
そして，該商品「きのこがゆ」は，「２０１３キリン商品カタログ」にも掲載された（甲１４，３１）。
また，キリン協和フーズは，要証期間内である平成２５年１０月１７日に，「取引先（請求先）コード」を「５０１１５９０２」とする株式会社に，該商品「きのこがゆ」を売り上げたものと認められ，その「請求書」には，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字が表示されている（甲２０）。
(2)本件商標は，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字を書してなるものであり，商品「きのこがゆ」の包装袋に表示された「ＫＩＲＩＮ」の欧文字は，本件商標と色彩が相違するものの，構成文字及び態様を同じくするものであるから，本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
(3)本件商標権者（被告）は，キリンホールディングス株式会社（キリンホールディングス）との間で，商標の使用許諾について契約（原使用許諾契約）を締結したものであり，当該契約の契約書（甲３４。原使用許諾契約書）の第１条において，使用の許諾は通常使用権とすること，第三者に再使用許諾することを希望する場合は事前にＫＣの承認を得なければならないが，原使用許諾契約書別紙に記載の再使用許諾先（キリン協和フーズ）についてはこの限りでないこと，第２条において，毎年１２月１日時点において，本商標及び本再使用許諾先をＫＨと確認の上その対価を算出すること，そして，第９条において，その契約の有効期間は，２０１３年（平成２５年）１月１日から同年１２月３１日までであるが，自動的に延長されること等を内容とするものであり，原使用許諾契約書別紙の「本再使用許諾先」には「キリン協和フーズ株式会社及びその再使用許諾先」が記載され，同別紙の「本再使用許諾先に使用させることができる本商標」には「ＫＩＲＩＮ」商標が含まれている。
そして，本件商標権者（被告）から商標の使用許諾を受けたキリンホールディングスは，再使用許諾先であるキリン協和フーズとの間で，商標の使用許諾について契約（再使用許諾契約）を締結したものであり，当該契約の契約書（甲３５。再使用許諾契約書）は，「ＫＩＲＩＮ」を含む商標について，第１条において，使用許諾は通常使用権とすること，第１２条において，使用許諾期間は２０１３年（平成２５年）１２月３１日までとすること及び本契約の有効期間は同年７月１日から同年１２月３１日までとすることを内容とするものである。そうとすれば，キリン協和フーズは，上記(1)のとおり，「きのこがゆ」を売り上げた平成２５年１０月１７日において，商標「ＫＩＲＩＮ」について，本件商標権者から再使用許諾を目的として商標使用許諾されていたキリンホールディングスから，その使用を再許諾されたものであるから，本件商標の通常使用権者と認められるものであり，これについて本件商標権者(被告)とキリン協和フーズの間に争いはない。
(4)上記のとおり，要証期間に含まれる平成２５年１０月１７日に，日本国内において，本件商標の通常使用権者が，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を包装袋に表示した商品「きのこがゆ」を販売したものと認められる。そして，本件通常使用権者による上記行為は，商標法２条３項２号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為」に該当するものである。(5)以上のとおり，被請求人（被告）は，審判の請求の登録前３年以内に日本国内において，本件商標の通常使用権者が，その取消請求に係る指定商品に含まれる「きのこがゆ」に，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって，本件商標の登録は，その指定商品中，取消請求に係る指定商品について，商標法５０条の規定により，取り消すことができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（使用商標の認定の誤り及び同商標を本件商標と社会通念上同一と認定判断したことの誤り）
(1)使用商標


ア被告及びキリン協和フーズを含む，キリンホールディングス傘下のグループ会社（甲４，５。キリングループ）は，欧文字で表記された「ＫＩＲＩＮ」と，上下にオレンジ色の帯を付した赤色の横長の矩形の中央部に白抜きで「Ｐｌｕｓ－ｉ」の欧文字を配置した図案（「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案）を配した別紙記載の標章（キリンプラス－アイ標章）を結合商標として使用している。キリンプラス－アイ標章は，全体を一体として把握できるものであって，「キリンプラスアイ」の称呼及び「キリンの健康プロジェクト」の観念を生じさせるものである。キリン協和フーズが「かゆ」の包装に使用したと主張する「ＫＩＲＩＮ」標章（「本件使用商標」ともいう。）は，キリンプラス－アイ標章（「原告主張使用商標」ともいう。）の一部であり，他の部分から独立した標章として「ＫＩＲＩＮ」の欧文字が使用されているわけではない。
イ被告は，自社のホームページ（甲３）で，キリンプラス－アイ標章を，全体を一体のものとしたキリンの健康プロジェクト「キリンプラス－アイ」として公表している。そして，甲３の記載から，キリンプラス－アイ標章は，被告グループの健康志向の商品群に対して，それぞれの商品ブランドと併用し，それらの商品が健康志向の商品であることをアピールする目的で使用するために，２次的ブランドとして作成されたものと推認できる。
しかるに，審判では，被告は，「かゆ」の包装に使用されたキリンプラス－アイ標章の欧文字表記された「ＫＩＲＩＮ」の部分だけに着目させて，「ＫＩＲＩＮ」の表示が使用されている，と主張し，当該「ＫＩＲＩＮ」の表示が本件商標の使用であると主張した。また，被告は，本件訴訟において，被告がホームページで公表した事実は，「プラスアイ」というプロジェクト名を公表した事実を表す以上のものではない，と主張する。
上記の被告の主張は，被告がホームページで公表した事実に反しており，禁反言の法理に反するものである。
ウ(ｱ)被告は，商品「きのこがゆ」の包装袋には，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字からなる商標と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案が併用されているのであって，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案を構成要素とする結合商標が使用されているのではない，と主張する。
しかし，「かゆ」の写真（甲１７）には，原告主張使用商標のすぐ右側に「キリンの健康プロジェクト「キリンプラス－アイ」は，」と記載されており，「かゆ」に表示された原告主張使用商標は，「キリンプラスアイ」と一連で称呼させる結合商標であることを示している。そして，キリンプラス－アイ標章は，キリンの健康プロジェクトで展開しているグループ横断ブランドであって，キリングループの健康志向の商品群向けに２次的ブランドとして作成され，キリン協和フーズの「かゆ」をはじめとしたキリングループ各社の商品に，商品ブランドとして併用されている。よって，「かゆ」の包装袋に表示された使用商標は，キリンプラス－アイ標章であって，「かゆ」が健康志向の商品であることをアピールするために，２次的ブランドとして使用されているものである。
(ｲ)また，被告は，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字部分が識別力を有することを理由に，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とは分離して観察され，「ＫＩＲＩＮ」が独立して着目されて，「きのこがゆ」商品の出所を表示する商標として使用されていると認識される，と主張する。
しかし，使用商標が登録商標に何らかの文字や図形を付加した結合商標である場合，社会通念上同一の該当性判断においては，付加された構成要素について，その識別力を検討する必要がある。そして，原告主張使用商標の「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案と同様の構成の図案が商標登録を受けているから，「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案の部分は，自他識別力を有する。また，原告主張使用商標は２次的ブランドとして使用されているから，取引者及び需要者は，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案を一連一体のものとして認識する。よって，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と識別力のある「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案を結合したキリンプラス－アイ標章が，使用商標である。
(2)本件商標と原告主張使用商標との対比
ア本件商標は，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字のみからなる商標であって，「キリン」の称呼及び，想像上の動物である「麒麟」の観念と実在の動物であるウシ目キリン科の「キリン」の観念を生ずる。
これに対して，「きのこがゆ」の包装袋に表示された原告主張使用商標は，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字の右側に「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案が配置された結合商標であって，「かゆ」の包装袋に表示されているとおり，「キリンプラスアイ」の称呼を生じる。そして，「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案の部分は，被告の会社名でもなく，取消請求に係る商品の普通名称や慣用商標，産地，品質等には該当せず，識別力があり，外形がプラス（＋）文字の形をしているので，何かをプラスするという観念を生じ，原告主張使用商標全体からは，「キリンの健康プロジェクト」の観念を生じる。よって，原告主張使用商標からは，本件商標とは異なる称呼及び観念が生じることは明らかである。したがって，原告主張使用商標は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標には該当しない。


イ結合商標が登録商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するか否かの判断においては，文言上は「同一」であるから，結合商標から抽出した１つの構成要素が登録商標と同一又は社会通念上同一と認められるものであったとしても，それだけでは社会通念上同一と認めるには不十分であり，他の構成要素の識別力や他の構成要素との一体性等を検討した上で，結合商標が全体として登録商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するか否かを判断しなければならない。しかるに，審決は，原告主張使用商標から１つの構成要素である「ＫＩＲＩＮ」の欧文字（本件使用商標）を抽出し，これを本件商標と対比して，原告主張使用商標の他の構成要素である「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案については何らの検討を加えることなく，本件使用商標を本件商標と社会通念上同一であると認められると断じており，社会通念上同一の認定判断の手法に誤りがある。
２取消事由２（キリン協和フーズを本件商標の通常使用権者とした認定判断の誤り）
(1)審決は，原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書の記載のうち，被告の主張に整合する部分のみに着目して，キリン協和フーズが本件商標の通常使用権者であったと認定した。しかし，審決が判断の根拠とした書証はその信憑性を欠くものであり，審決は，判断を誤った。
(2)「キリングループＶＩマニュアル（抜粋）写し」（甲１８。ＶＩマニュアル）について
被告は，審判事件答弁書において，キリン協和フーズが本件商標の通常使用権者であることの根拠として，被告及びキリン協和フーズ等が掲載されたキリングループ内のマニュアルであるＶＩマニュアルを提出した。
ＶＩマニュアルには，「２０１０年１２月１日改訂」，発行部署は「グループブランド室」，問合せ先は「キリン株式会社ブランド戦略部企画担当」と記載されている。しかし，平成２２年１２月１日時点では，キリン株式会社は設立されていない。この点につき，被告は，改訂時に改訂日の修正を忘れたと主張するが，信用できない。また，ＶＩマニュアルがキリン株式会社が発足した際に改訂した２０１３年１月１日改訂版であるなら，「この「聖獣マーク」はキリンビールが管理しており」「キリングループオフィス株式会社」の記載があることと整合しない。よって，ＶＩマニュアルは，問合せ先の記載部分が改ざんされたものである。したがって，被告が提出する他の証拠の信憑性も大きく減殺されたといえる。(3)原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書の提出経緯に関する疑念本件商標の使用許諾について最もよく知っているはずの被告は，審判事件答弁書（甲４８）では，キリン協和フーズが被告のグループ会社であると主張し，これを根拠としてキリン協和フーズが本件商標の通常使用権者であると主張した。そして，原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書は，審理事項通知書（甲５０）によりグループ会社であることを根拠としたキリン協和フーズの通常使用権を否定する見解が示された後に，提出されたものである。
よって，原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書には，その信憑性に疑問がある。
(4)原使用許諾契約書について
原使用許諾契約書の作成日は契約期間の末日に近く，自動更新に対する別段の意思表示の期限よりも後である平成２５年１２月２０日となっており，不自然である。また，第１条第５項には，使用許諾に伴う権利・義務の記載に関し，「自らがＫＣに対して負うべき義務」とすべきところを「自らがＫＨに対して負うべき義務」としており，重大な誤記があるから，真正な契約書ではないとの疑念を抱かせる。さらに，当事者名を明らかにすることによる不都合はないにもかかわらず，当事者名の欄が塗りつぶされており，被告は，審判の口頭審理では，原使用許諾契約書の押印原本も，塗りつぶしを全て解除した写しも提出しておらず，原使用許諾契約書の信憑性には疑問がある。
(5)再使用許諾契約書について
ア契印は，契約当事者の双方が押印するのが一般的であるが，再使用許諾契約書の契印は各ページで１つずつであり，その印影も半分しかなく，被告は，審判の口頭審理では，再使用許諾契約書の押印原本を提出していないので，その信憑性には疑問がある。
イ再使用許諾契約書の使用許諾契約が，原使用許諾契約に基づくものであれば，原使用許諾契約が先に締結されるはずだが，契約日は再使用許諾契約書が原使用許諾契約書に先行している。原使用許諾契約書による商標の使用許諾契約の有効期間が平成２５年１月１日から同年１２月３１日までであるのに対し，再使用許諾契約書による商標の使用許諾契約の有効期間は同年７月１日から同年１２月３１日までの半年間に限定されており，不自然である。
被告は，平成２５年１２月１日時点における許諾対象商標，再使用許諾先及び対価の確認，確定手続を当事者間で行い，その手続が完了した段階で契約書を締結しているため，原使用許諾契約書第９条で，有効期間を同年１月１日から同年１２月３１日と遡らせた上で，締結日は実際に両契約当事者の捺印が完了した日（同年１２月２０日）としたのであって，原使用許諾契約書締結前にキリンホールディングスが再使用許諾を行う必要が出てきた場合，被告は，個別の同意に基づき再使用許諾をキリンホールディングンスに認めることについては，契約当事者間で合意していた，と主張する。
しかし，キリン協和フーズは，通年で原告主張使用商標等の商標を使用していたから，やはり，原使用許諾契約書と再使用許諾契約書で契約の有効期間が異なるのは不可解である。
ウ原使用許諾契約書で被告がキリンホールディングスに対してキリン協和フーズに再使用許諾を認めた商標は，「ＫＩＲＩＮ」，「ＫｉｒｉｎＫｙｏｗａ    Ｆｏｏｄｓ」及び「麒麟協和食品」であるが，再使用許諾契約書でキリンホールディングスがキリン協和フーズに使用許諾した商標は，「キリンのコーポレートブランド商標（「麒麟」，「キリン」，「ＫＩＲＩＮ」及び「きりん」）及びこれらの商標を態様の一部に含む商標並びにこれらと類似する商標」であって，一致せず，不自然である。
被告は，被告及びキリンホールディングスは，原使用許諾契約書の作成に先だって，同契約書別紙の「本再使用許諾先に使用させることができる本商標」の「ＫＩＲＩＮ」に，社会通念上同一の範囲と考えられる，「麒麟」，「キリン」，「きりん」も包括されることを合意していた，と主張する。


しかし，そのような合意は原使用許諾契約書に記載されておらず，ＶＩマニュアルの「ＫＩＲＩＮ／キリン／麒麟」の使用区分についての記載と整合しない。また，ＶＩマニュアルに「キリングループブランドシンボルは重要な資産であり，決して変形や改ざんするなどの不正な使用をしないように注意して下さい。」と記載されているから，「ＫＩＲＩＮ」を変形したものに該当する，「ＫＩＲＩＮ」等を態様の一部に含む商標，「ＫＩＲＩＮ」等と類似する商標について，使用許諾をするはずがない。
第４被告の反論
１取消事由１について
(1)原告は，使用商標を「「ＫＩＲＩＮ」の欧文字の右側に「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案が配置された結合商標」と捉えて，原告主張使用商標から「キリンプラスアイ」の称呼及び「キリンの健康プロジェクト」の観念を生じさせる旨主張する。しかし，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字からなる本件使用商標と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とは，別個独立した商標であり，それが単に商品「きのこがゆ」の包装などで併用されているにすぎないものである。
本件使用商標の使用態様を見ても，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字は，「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案と視覚上，分離して観察されるものであって，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字が被告を含むキリングループの業務に係る商品を表示する商標として著名であることも考慮すると，商品「きのこがゆ」の取引者，需要者に独立して着目され，商品の出所を表示する商標として使用されているものと認識される。それゆえ，使用商標は，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字からなる商標であって，原告主張使用商標の「「ＫＩＲＩＮ」の欧文字の右側に「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案が配置された結合商標」ではない。ましてや，本件使用商標から，「キリンの健康プロジェクト」という観念が生ずることはあり得ない。
(2)また，原告は，原告主張使用商標が「２次的ブランド」の一部として使用されるものであるため，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とを全体を一体として把握する商標である旨主張する。
しかし，原告の推測に基づく主張である上，その主張内容には論理の飛躍があり，この主張が「社会通念上同一」の解釈にどのように具体的に関連するものであるか全く理解できない。
(3)原告は，被告のホームページ（甲３）で公表した事実を指摘した上で，「被告の主張は，被告がホームページで公表した事実に反しており，禁反言の法理に反する」と主張する。
しかし，被告がホームページで公表した事実は，「プラスアイ」というプロジェクト名を公表した事実を表す以上のものではなく，本件商標と本件使用商標の社会通念上同一の判断に何らの影響を及ぼすものではない。ましてや，ホームページで公表した事実は，被告の主張と矛盾するところはなく，禁反言の法理に反するものではない。
２取消事由２について
(1)被告は，キリンホールディングスとの間で，キリン協和フーズを再使用許諾先として，商標の使用許諾について原使用許諾契約を締結した。被告から商標の使用許諾を受けたキリンホールディングスは，再使用許諾先であるキリン協和フーズとの間で，「ＫＩＲＩＮ」を含む商標の使用許諾について再使用許諾契約を締結した。
そして，キリン協和フーズは，「きのこがゆ」を売り上げた平成２５年１０月１７日において（甲２０），商標「ＫＩＲＩＮ」について，被告から再使用許諾を目的として商標使用許諾されていたキリンホールディングスから，その使用を再許諾されたものである。
したがって，キリン協和フーズは，本件商標の通常使用権者と認められ，この事実関係について，被告とキリン協和フーズの間に争いもない。(2)原告は，原使用許諾契約書の信憑性に疑念を持っており，再使用許諾契約書が取消しを免れるために偽造されたと主張する。
しかし，原使用許諾契約書は，被告とキリンホールディングスとの間で真正に成立したものであり，再使用許諾契約書も，キリンホールディングスとキリン協和フーズとの間で真正に成立したものであり，そこに何らの改ざんも，偽造もない。書面の体裁に，原告が主張するような，格別不自然な点もない。(3)原告は，被告が審判事件答弁書（甲４８）において，①キリンはキリンホールディングスの子会社としてキリンホールディングスを頂点とするキリングループ内の「ＫＩＲＩＮ」の表示の使用について管理する立場であること（甲１８），②キリン協和フーズはキリンホールディングスの子会社であること（甲１９），③通常使用権は商標権者が他人にその商標権について使用の許諾をすることにより発生するものであり，商標登録原簿に登録されることが効力を生ずる要件となっておらず，グループ会社の通常使用権については，その関係性ゆえに通常使用権の許諾関係が容易に否定できないものであることを理由に，キリン協和フーズが被告のグループ会社であるから，キリン協和フーズが本件商標の通常使用権者である旨主張したことにつき，「虚偽であることを認識した上での主張であったと非難されるべきものであり，禁反言の法理及び信義則にも反するものである」と主張する。しかし，キリン協和フーズは，平成２５年６月３０日まではキリンホールディングスの子会社であるから，グループ会社の通常使用権については，その関係性ゆえに通常使用権の許諾関係が容易に否定できないという被告の主張は，何ら誤ったものではない。
また，同年７月１日以降は，キリン協和フーズが三菱商事グループの一員になったとしても，平成２６年１月１日の社名変更まで，「キリン」や「ＫＩＲＩＮ」を使用するため，本件商標につき通常使用権の許諾関係は継続していると解釈することはごく自然であり，被告，キリンホールディングス，キリン協和フーズの間でもその合意がなされているから，被告の前記主張には誤りはない。さらに，被告，キリンホールディングス，キリン協和フーズの間では，商標使用許諾の範囲や当事者間の対価の算出や支払方法などを，より明確にするために，原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書を作成しているのである。したがって，被告の，審判事件答弁書（甲４８）における，グループ会社であることを根拠とした通常使用権の主張は，虚偽であることを認識した上での主張でも，禁反言の法理及び信義則に反するものでもない。


(4)原告は，ＶＩマニュアルの「２０１０年１２月１日改訂」との記載部分を指摘し，被告提出の同証拠が改ざんされたものであると主張する。しかし，ＶＩマニュアルは，２０１３年（平成２５年）１月１日のデータ改訂時に，「２０１３年１月１日改訂」と修正すべき部分が，「２０１０年１２月１日改訂」として残ってしまったものである。また，ＶＩマニュアルに若干の修正漏れがあったとしても，それは，単に修正漏れがあったにすぎない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
以下に掲記する証拠及び弁論の全趣旨から，次の事実を認定することができる。(1)本件商標は，平成１０年８月２１日，商標権者を麒麟麦酒株式会社（後のキリンホールディングス）として，設定登録された（甲１）。(2)麒麟麦酒株式会社は，平成１４年３月１５日に，本件商標とほぼ同一の「ＫＩＲＩＮ」商標につき，指定商品に「第３０類穀物の加工品」を含めて，防護標章登録をし，被告も，平成２６年２月２８日に，同じく防護標章登録をした（乙１，２）。
(3)キリンホールディングスは，平成２２年４月１６日，「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とほぼ同一の商標（ただし，色は白黒。）につき，指定商品に「第３０類穀物の加工品」を含めて，商標登録をした（乙３）。
(4)キリン協和フーズは，平成２３年９月現在の商品パンフレットに，「きのこがゆ」を掲載した（甲１５）。
(5)ＶＩマニュアルは，キリングループのグループ内における商標の使用ルール等を定めた一般的方針である。平成２５年１月１日に改訂されたＶＩマニュアルには，キリン協和フーズが，「ブランドバリュー牽引グループ」の１つであってＶＩマニュアルの適用対象であることが記載されるとともに，「キリングループブランドシンボルは重要な資産であり，決して変形や改ざんするなどの不正な使用をしないように注意して下さい。」，「グループ外第三者の「ＫＩＲＩＮ」「キリン」「麒麟」等の貸与・贈与は禁止しております。商品やサービスへの使用については，すべてキリン株式会社ブランド戦略部企画担当が管理しておりますので，必要な場合はお問い合わせください。」と記載され，「ＫＩＲＩＮ／キリン／麒麟」の使用区分，問合せ先は，「キリン株式会社ブランド戦略部企画担当」であり，想像上の生き物である麒麟をかたどったいわゆる「聖獣マーク」は，キリンビールが管理していることなどが記載されている。（甲１８，３８～４６）。
(6)本件商標は，平成２５年２月１４日，キリンホールディングスから被告へ移転された（甲１）。
(7)キリンホールディングスと三菱商事株式会社（三菱商事）とは，平成２５年３月１８日，キリン協和フーズの株式譲渡契約を締結した（甲４）。(8)キリングループは，遅くとも平成２５年４月に，「きのこがゆ」を掲載した「２０１３キリン商品カタログ」を発行し（甲１４），同月下旬から同年１２月下旬にかけて，全国に約６万８千部を配布した（甲３１）。(9)キリンホールディングスとキリン協和フーズとは，平成２５年６月２４日，再使用許諾契約書を作成した（甲３５）。再使用許諾契約書は，キリンホールディングスがキリン協和フーズに対し，キリンのコーポレートブランド商標（「麒麟」，「キリン」，「ＫＩＲＩＮ」及び「きりん」）及びこれらの商標を態様の一部に含む商標並びにこれらと類似する商標の非独占的通常使用権を許諾するものである。契約の有効期間は，平成２５年７月１日から同年１２月３１日までとされた。(10)キリン協和フーズは，平成２５年１０月１７日，「きのこがゆ」を販売した（甲２０）。「きのこがゆ」の包装袋には，キリンプラス－アイ標章及びその赤と白を反転した標章が記載されている（甲１７）。
(11)被告とキリンホールディングスとは，平成２５年１２月２０日，原使用許諾契約書を作成した（甲３４，３７）。原使用許諾契約書は，被告がキリンホールディングスに対して，商標の再使用許諾を許諾するものであり，再使用許諾先にはキリン協和フーズが含まれ，再使用許諾対象商標は，「ＫＩＲＩＮ」，「ＫｉｒｉｎＫｙｏｗａＦｏｏｄｓ」及び「麒麟協和食品」である。契約の有効期間は，同年１月１日から同年１２月３１日までとされた。
(12)キリン協和フーズは，平成２６年１月，その社名をＭＣフードスペシャリティーズ株式会社に改めた（甲３２，３３）。
(13)キリングループは，本件商標と同一ないしほぼ同一である「ＫＩＲＩＮ」の標章を，キリングループのブランドシンボルとして位置付け（甲１８），キリングループ各社は，これをウェブサイトの各ページ左肩など（甲２～５，１３，６０，乙７，８，１２，１３）及び請求書（甲２０～２４）に表示して，キリングループ及びその商品やサービスを広く示すハウスマークとしても使用している。(14)キリングループは，そのウェブサイト上で，「キリンの健康プロジェクト「キリンプラス－アイ」は，「お客様にいくつになってもおいしい食生活」を楽しんでいただくために，キリングループの総力を結集したプロジェクト。」と説明し，キリンプラス－アイ標章を使用した（甲３）。
(15)キリングループは，コーラ系飲料等の飲料や食品に，キリングループの健康プロジェクトの一環で展開しているグループ横断ブランド「キリンプラス－アイ」シリーズのマークを採用したとして，キリンプラス－アイ標章及びその色違いの標章を使用している（甲６０～６２）。
(16)被告は，平成２６年１０月３日付け審判事件答弁書において，平成２５年１０月当時，被告が本件商標の商標権者であり，キリン協和フーズはキリンホールディングスを頂点とするキリングループに属する会社であって，「ＫＩＲＩＮ」の表示を商品やサービスに使用する際には，事前に被告に問い合わせることとなっているから，被告がキリン協和フーズに本件商標の使用を許諾し，使用を継続させている，と主張した（甲４８）。
(17)「特許庁審判長」は，平成２７年３月１０日付けで，キリン協和フーズが，請求書(甲２０～２４)発行時期を始めとした要証期間内において，被告の子会社であったことや，ＶＩマニュアルのグループ１に属していたことの確認ができず，本件商標の使用者であることを認めることができない旨を含む暫定的見解を示した審理事項通知書を作成し，発送した（甲５０）。


(18)被告は，平成２７年４月２８日の口頭審理において，原使用許諾契約書（甲３４）と再使用許諾契約書（甲３５）を提出し，請求書（甲２０～２４）発行時期を始めとした要証期間内において，キリン協和フーズが本件商標と社会通念上同一の商標を使用することにつき，契約関係に基づき許諾されていたから，本件商標に係る通常使用権者であった，と主張した（甲５１，５３）。２取消事由１（使用商標の認定の誤り及び同商標を本件商標と社会通念上同一と認定判断したことの誤り）について
(1)使用商標
上記１(10)のとおり，キリン協和フーズは，平成２５年１０月１７日，キリンプラスーアイ標章を記した包装袋を用いた「きのこがゆ」を販売した。上記「きのこがゆ」に用いられた標章は，上記１(14)のとおり，キリングループが，「キリンの健康プロジェクト「キリンプラス－アイ」」と名付けて，使用している標章であって，左側に「ＫＩＲＩＮ」の欧文字，少し間隔を空けて右側に「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案を配してなり，「ＫＩＲＩＮ」と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とは分離して観察できる。また，キリングループは，上記１(13)のとおり，本件商標と同一又はほぼ同一の商標をキリングループのハウスマークとして使用しており，上記１(2)のとおり，本件商標と同一又はほぼ同一の商標を防護標章として登録していることから，本件商標と同一又はほぼ同一の商標は，キリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていると認められる。したがって，キリンプラス－アイ標章は，キリングループが出所であることを示す「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と，キリンの「健康プロジェクト」であることを示す「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案が併用されたものであり，「ＫＩＲＩＮ」部分は，それのみでも，キリングループの商品であることを示す商標として表示されている，使用商標と認めるのが相当である。
(2)本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性「きのこがゆ」にキリングループの商品であることを示す商標として表示された使用商標「ＫＩＲＩＮ」と，本件商標とは，外観はほぼ同一，称呼及び観念は同一であるから，社会通念上同一であることが明らかである。
(3)原告の主張に対する判断
ア原告は，「きのこがゆ」の包装袋に表示されたキリンプラス－アイ標章（原告主張使用商標）は，キリングループの健康志向の商品群向けに２次的ブランドとして使用されているものだから，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案を構成要素とする結合商標である，と主張する。
しかし，上記(1)のとおり，キリングループは，「キリンプラス－アイ」シリーズの標章として，左側に「ＫＩＲＩＮ」の欧文字，右側に「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案を配した標章を使用しているものの，「ＫＩＲＩＮ」の周知著名性（識別力の顕著さ），「ＫＩＲＩＮ」の欧文字部分と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とが分離して識別可能であることからすれば，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字を「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とは独立した，「きのこがゆ」の商標として用いていると解するのが相当である。原告の主張には，理由がない。
イまた，原告は，被告が，自社ホームページで，キリンプラス－アイ標章をキリンの健康プロジェクト「キリンプラス－アイ」と公表したにもかかわらず，審判及び本件訴訟において，「きのこがゆ」の包装に使用されたキリンプラスーアイ標章の「ＫＩＲＩＮ」部分のみを本件商標の使用であると主張したことは，禁反言の法理に反する，と主張する。
しかし，上記(1)のとおり，キリンプラス－アイ標章は，「キリンプラス－アイ」シリーズの標章として使用されるとともに，その一部である「ＫＩＲＩＮ」の欧文字は，キリングループの商品であることを示す商標として従前から使用されていたものと認められるから，被告の上記ホームページでの公表事項と，審判及び本件訴訟における主張とが矛盾するとはいえない。
原告の主張には，理由がない。
ウさらに，原告は，結合商標が登録商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するか否かの判断において，結合商標から１つの構成要素を抽出して登録商標と比較するには，他の構成要素の識別力や他の構成要素との一体性等を検討した上で，結合商標が全体として登録商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するかを判断しなければならない，「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案には識別力があるから，キリンプラス－アイ標章全体と本件商標を比較し，称呼及び観念が異なるから，原告主張使用商標と本件商標とは社会通念上同一とはいえない，と主張する。しかし，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字部分と「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案とは分離して観察できること，「ＫＩＲＩＮ」には顕著な識別力が認められることからすれば，キリンプラス－アイ標章（原告主張使用商標）が常に一体不可分と認識されるわけではなく，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字のみを使用商標として認識することもできる。「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案に一定の識別力があると認められることは，「Ｐｌｕｓ－ｉ」図案も「きのこがゆ」の商標として用いられていることの根拠にはなるものの，「ＫＩＲＩＮ」の欧文字が単独で「きのこがゆ」の商標として用いられていることと何ら矛盾しない。原告の主張には，理由がない。
(4)よって，取消事由１には，理由がない。
３取消事由２（キリン協和フーズを本件商標の通常使用権者とした認定判断の誤り）について


(1)上記１(4)のとおり，キリン協和フーズは，キリングループ会社であった，遅くとも平成２３年９月には「きのこがゆ」の販売を開始しており，上記１(7)(8)(10)のとおり，その株式が三菱商事に譲渡された後も，同様の「きのこがゆ」を販売し，その包装袋には「ＫＩＲＩＮ」商標を付していた。そして，上記１(11)のとおり，キリンはキリンホールディングスに対し，キリン協和フーズに「ＫＩＲＩＮ」商標の再使用許諾をすることを許諾し，上記１(9)のとおり，キリンホールディングスはキリン協和フーズに対し，「ＫＩＲＩＮ」商標の非独占的通常使用権を許諾し，キリン協和フーズが「きのこがゆ」を販売した平成２５年１０月１７日（上記１(10)）は，両契約の有効期間に含まれている。
よって，キリン協和フーズは，平成２５年１０月１７日，「ＫＩＲＩＮ」商標の通常使用権者として，キリンホールディングスを通じて，商標権者である被告から許諾を受けて，「きのこがゆ」に「ＫＩＲＩＮ」商標を付したものと認められる。
(2)原告の主張に対する判断
ア原告は，ＶＩマニュアル（甲１８）は，改訂日には存在しない会社が記載されており，被告が主張するように改訂日の修正を忘れたとしても，「聖獣マーク」の管理者の記載などが整合しないから，問合せ先の記載が改ざんされたものであると主張する。
しかし，被告が属するような多数の会社で形成されたグループ会社において，その商標の使用及び管理についてマニュアルが存在することは合理的であるし，被告が主張するように，改訂日の修正を忘れたり，改訂時に修正漏れがあることも一般的に起こり得るものと推測される。また，ＶＩマニュアル自体には，外見上改ざんを疑わせるような不自然な点も見当たらない。そうすると，ＶＩマニュアルは，信用性を欠くものとは認められない。
原告の主張には，理由がない。
イまた，原告は，被告は本件商標の使用許諾について知悉しているはずなのに，原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書は，審理事項通知書により，キリン協和フーズがグループ会社であることを根拠にした通常使用権を否定する見解が示された後に提出されたものであるから，信憑性に疑問がある，と主張する。しかし，キリン協和フーズの株式が譲渡されたのは，本件の要証期間中であるから，被告が当初，被告主張の使用商標の使用時期に対応する通常使用権の設定関係につき誤解していたとしても不自然ではないし，上記１(4)(8)(10)のとおり，キリン協和フーズは，その株式譲渡の前後において，同じく「きのこがゆ」の販売をしていたから，株式譲渡後にも本件商標の使用許諾がなされていたと考えるのがむしろ合理的であり，これに沿う原使用許諾契約書及び再使用許諾契約書が存在するのは自然である。
原告の主張には，理由がない。
ウさらに，原告は，原使用許諾契約書は，①その作成日が契約期間の末日に近く自動更新に対する別段の意思表示の期限よりも後になっていること，②第１条第５項に重大な誤記があること，③当事者名が塗りつぶされ，原本も提出されていないことから，その信憑性に疑問がある，と主張する。しかし，①原使用許諾契約書は，キリン協和フーズが，キリンホールディングスから三菱商事への株式譲渡後も譲渡前と同じく，本件商標を含む被告の商標を使用し続けていることについて権利関係を明確にするために，グループ会社である被告とキリンホールディングスとの間で作成された契約書であると理解することができ，契約書作成前に，当事者間でキリン協和フーズによる本件商標などの使用が問題にされていたわけではないから，契約書作成日が契約期間の末日近くになり自動更新に対する別段の意思表示よりも後になっていることは，当該契約の信用性を左右するものではない。また，②原告が指摘する誤記の内容は，「自らがＫＣ（キリン株式会社）に対して負うべき義務」とすべきところを，「自らがＫＨ（キリンホールディングス）に対して負うべき義務」としているというものであって，誤記であることが明確である上に，原使用許諾契約書は，権利関係に争いのないグループ企業間において作成されたものであって，誤記があることによって契約当事者間に紛争が生じる可能性もないから，上記誤記を理由に真正な契約書ではないともいえない。さらに，③当該契約書において塗りつぶされた部分は，契約当事者の代表者名にすぎないから，塗りつぶしによって契約当事者が異なる契約書の写しが提出されたと推測することもできない。
原告の主張には，理由がない。
エ原告は，再使用許諾契約書は，①提出された写しの契印の印影が各ページで１つずつであり，しかも半分にすぎず，押印原本も提示されていない，②再使用許諾契約書が原使用許諾契約書に基づくものであれば，原使用許諾契約書が先に作成されるはずだが，契約日は再使用許諾契約書が原使用許諾契約書に先行しており，契約期間も，原使用許諾契約書が１年間であるのに対し，再使用許諾契約書は半年間であることとは不自然である，③原使用許諾契約書で被告がキリンホールディングスに対して再使用許諾を認めた商標と，再使用許諾契約書でキリンホールディングスがキリン協和フーズに使用許諾した商標とが一致せず不自然である，④原使用許諾契約書における使用許諾対象商標「ＫＩＲＩＮ」に「麒麟」「キリン」が含まれるとすることは，ＶＩマニュアルの「ＫＩＲＩＮ／キリン／麒麟」の使用区分についての記載と整合しないし，再使用許諾契約書において「ＫＩＲＩＮ」等を態様の一部に含む商標及び「ＫＩＲＩＮ」等と類似する商標について使用許諾することは，ＶＩマニュアルの「ＫＩＲＩＮ」を変形したものの使用禁止に反する，と主張する。


平成２８年１２月２１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２７年（行ケ）第１０２６１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月１６日
判        決
原告     ＪＸ金   属株式   会社
（旧商号：ＪＸ日鉱日石金属
株式会社）
同訴訟代理人弁護士    高     橋     雄一    郎同          弁理士    望    月    尚      子被告     田中貴   金属工   業株式   会社同訴訟代理人弁護士    飯    村    敏      明
鈴    木         修
大    平              茂
大    西    千      尋
磯    田    直      也
森    下              梓
同          弁理士    松     山     美奈    子
主        文
１特許庁が無効２０１４－８００１５８号事件について平成２７年１１月２４日にした審決のうち，特許第４６７３４４８号の請求項４に係る部分を取り消す。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを８分し，その７を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１４－８００１５８号事件について平成２７年１１月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２２年３月８日（優先権主張：平成２１年３月２７日，日本国），発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明について特許出願をし，平成２３年１月２８日，設定の登録（特許第４６７３４４８号）を受けた（請求項の数８。以下，この特許を「本件特許」という。甲１５）。
被告は，平成２６年９月１８日，本件特許の請求項１ないし８に係る発明について特許無効審判を請求し，無効２０１４－８００１５８号事件として係属した（甲１６）。
原告は，平成２７年８月３日，本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした（以下，この訂正を「本件訂正」という。甲２５）。特許庁は，平成２７年１１月２４日，本件訂正の請求を認めず，「特許第４６７３４４８号の請求項１ないし８に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年１２月２日，原告に送達された（甲２８）。
原告は，平成２７年１２月２８日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件訂正における訂正事項
訂正事項１
特許請求の範囲請求項１に「球形の合金相（Ｂ）とを有している」とあるのを，「球形の合金相（Ｂ）とを有し，前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。
訂正事項２
特許請求の範囲請求項２に「球形の合金相（Ｂ）とを有している」とあるのを，「球形の合金相（Ｂ）とを有し，前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。
訂正事項３
特許請求の範囲請求項３に「球形の合金相（Ｂ）とを有している」とあるのを，「球形の合金相（Ｂ）とを有し，前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。
３特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲請求項１ないし８の記載は，次のとおりである（甲１５）。以下，各請求項に係る発明を「本件発明１」などといい，これらを併せて「本件各発明」という。また，その明細書（甲１５）を，図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項１】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，このターゲットの組織が，合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と，前記相（Ａ）の中に，ターゲット中に占める体積の比率が４％以上４０％以下であり，長軸と短軸の差が０～５０％である球形の合金相（Ｂ）とを有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。【請求項２】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０ｍｏｌ％以下，残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，このターゲットの組織が，合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と，前記相（Ａ）の中に，ターゲット中に占める体積の比率が４％以上４０％以下であり，長軸と短軸の差が０～５０％である球形の合金相（Ｂ）とを有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。


【請求項３】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０ｍｏｌ％以下，Ｂが０．５ｍｏｌ％以上８ｍｏｌ％以下，残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，このターゲットの組織が，合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と，前記相（Ａ）の中に，ターゲット中に占める体積の比率が４％以上４０％以下であり，長軸と短軸の差が０～５０％である球形の合金相（Ｂ）とを有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。【請求項４】球形の合金相（Ｂ）は，中心部がＣｒ２５ｍｏｌ％以上であって，中心部から外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項５】球形の合金相（Ｂ）の直径が，５０～２００μｍの範囲にあることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項６】非磁性材料が，Ｃｒ，Ｔａ，Ｓｉ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ａｌ，Ｎｂ，Ｂからなる酸化物，窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した１成分以上含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項７】ターゲット中で，非磁性材料の体積比率が３０％以下であることを特徴とする請求項６に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項８】相対密度が９８％以上であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項１ないし８の記載は，次のとおりである（甲２５。なお，「／」は，原文の改行部分を示す。訂正箇所に下線を付した。）。以下，本件訂正後の請求項１ないし８に記載された発明を，併せて「本件各訂正発明」という。
【請求項１】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，このターゲットの組織が，合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と，前記相（Ａ）の中に，ターゲット中に占める体積の比率が４％以上４０％以下であり，長軸と短軸の差が０～５０％である球形の合金相（Ｂ）とを有し，／前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している／ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項２】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０ｍｏｌ％以下，残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，このターゲットの組織が，合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と，前記相（Ａ）の中に，ターゲット中に占める体積の比率が４％以上４０％以下であり，長軸と短軸の差が０～５０％である球形の合金相（Ｂ）とを有し，／前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している／ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。【請求項３】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０ｍｏｌ％以下，Ｂが０．５ｍｏｌ％以上８ｍｏｌ％以下，残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，このターゲットの組織が，合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と，前記相（Ａ）の中に，ターゲット中に占める体積の比率が４％以上４０％以下であり，長軸と短軸の差が０～５０％である球形の合金相（Ｂ）とを有し，／前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している／ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項４】球形の合金相（Ｂ）は，中心部がＣｒ２５ｍｏｌ％以上であって，中心部から外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項５】球形の合金相（Ｂ）の直径が，５０～２００μｍの範囲にあることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項６】非磁性材料が，Ｃｒ，Ｔａ，Ｓｉ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ａｌ，Ｎｂ，Ｂからなる酸化物，窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した１成分以上含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項７】ターゲット中で，非磁性材料の体積比率が３０％以下であることを特徴とする請求項６に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項８】相対密度が９８％以上であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
４本件審決の理由の要旨


本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，①ⅰ）本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず，新たな技術的事項を導入するものであるから，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定に適合せず，本件訂正を認めることはできない，ⅱ）本件各発明は，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから，その特許請求の範囲の記載は，同法３６条６項１号に規定する要件（以下「サポート要件」という。）を満たしておらず，その特許は，同法１２３条１項４号に該当し，無効にすべきものである，②仮に，本件訂正が認められたとしても，本件各訂正発明は，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから，その特許請求の範囲の記載は，サポート要件を満たしておらず，その特許は，同法１２３条１項４号に該当し，無効にすべきものである，などというものである。
５取消事由
本件訂正が新規事項の追加に当たるとした判断の誤り（取消事由１）本件各発明のサポート要件に係る判断の誤り（取消事由２）本件各訂正発明のサポート要件に係る判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件訂正が新規事項の追加に当たるとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決の判断
本件審決は，球形の合金相（Ｂ）のＣｒ濃度の態様について，「中心付近にＣｒが濃縮し外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる」態様以外の態様は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術事項とすることはできないから，「前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」という訂正事項１ないし３を加える本件訂正は，新規事項の追加に該当する，などと判断した。
本件明細書等に記載されている技術的事項
ア「前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」という事項は，次のとおり，本件明細書等に記載されている事項である。
本件明細書の【００１６】には，「球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し，このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる」との記載がある。
そして，Ｃｏ濃度も球形の合金相（Ｂ）と相（Ａ）とは異なり，相互拡散が生じるから，球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｏの濃度が低い領域と高い領域も存在することも事実上記載されているといえる。
また，本件明細書の【００１８】には，「球形は，その重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が２以下であると言い換えることもできる。この範囲であれば，外周部に多少の凹凸があっても，組成不均一な相（Ｂ）を形成することができる。」との記載がある。
そして，組成不均一な相（Ｂ）とは，球形の合金相（Ｂ）を構成する元素に濃淡があることを意味している。
さらに，本件明細書の【００１９】には，「上記数値範囲より小さい場合には，十分な焼結温度で高密度のターゲットを得ようとすると，金属元素同士の拡散が進み，Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）が形成され難くなる。」，【００３５】には，「図２に示すように，ＥＰＭＡの元素分布画像で白く見えている箇所が，当該元素の濃度の高い領域である。すなわち，球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高く（白っぽく）なっている。」との記載もある。イまた，後記２〔原告の主張〕のとおり，本件各発明は，球形の合金相（Ｂ）を相（Ａ）の中に分散させる組織構造に関する発明であり，この組織構造によって，第１のメカニズム及び第２のメカニズムを発揮させ，漏洩磁束を向上させるというものである。実施例には，Ｃｒの濃度が中心から外周に向かって減少する態様以外の記載はないものの，実施例は，あくまでも例示にすぎない。そして，本件訂正は，第１のメカニズム及び第２のメカニズムを利用するものであることをより明確にする訂正であるから，何ら新たな技術的事項を導入するものではない。
小括
以上のとおり，本件訂正に係る事項は，本件明細書等に記載されている事項であり，新たな技術的事項を導入するものではない。よって，本件訂正は，新規事項を追加するものではない。
〔被告の主張〕
本件明細書等に記載されている技術的事項
本件明細書の【００１５】には「球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である」と記載され，【００１８】には「合金相（Ｂ）が球形であると，焼結時に相（Ａ）と相（Ｂ）の境界面に空孔が生じにくく，密度が上がり易い。また，同一体積では，球形の方が表面積が小さくなるので，周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく，組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる」と記載されている。
また，実施例１～９は，いずれもＣｒ濃度が球形の合金相（Ｂ）の周辺部から中心部に向かって濃度が高くなる態様である。
したがって，球形の合金相（Ｂ）について「中心付近にＣｒが濃縮し外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる」という組成以外の組成は，本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではない。
原告の主張について


本件明細書の【００１８】の「組成不均一な相（Ｂ）」との記載，【００１９】の「Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）」との記載及び【００３５】の「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており」との記載は，いずれも球形の合金相（Ｂ）の「中心付近にＣｒが濃縮し外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる」という組成を説明したものにすぎない。原告の主張は，本件明細書のうち自己に有利な部分のみを取り上げるものである。すなわち，【００１８】には，上記記載に続けて「組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる」との記載が存在する。また，【００１９】の記載も，【００１８】の記載に続いて球形の合金相（Ｂ）の望ましい直径について説明するものであり，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の球形の合金相（Ｂ）を前提としたものであることが明らかである。さらに，実施例１について説明する【００３５】には，「すなわち，球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高く（白っぽく）なっている。ＥＰＭＡの測定結果から球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された」と記載されており，Ｃｒの濃度が中心から外周に向かって減少する態様以外については一切記載されていない。
小括
以上によれば，本件訂正に係る事項は，本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではなく，新たな技術的事項を導入するものである。よって，本件訂正は，新規事項を追加するものである。２取消事由２（本件各発明のサポート要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決の判断
本件審決は，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各発明の課題を解決する手段として「球形の合金相（Ｂ）は，Ｃｏ－Ｃｒ合金であって，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成であるスパッタリングターゲット」であることが記載されているから，これを特定していない本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は，サポート要件を満たさないと判断した。
発明の詳細な説明に記載された本件各発明の課題解決手段本件各発明が解決すべき課題は，ターゲット全体の組成を変えることなく，ターゲットの厚さも変えることなく，漏洩磁束を大きくすることである。そして，以下のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，Ｃｏ及びＣｒ等の各磁性の特質を知る当業者は，球形の合金相（Ｂ）の組成について限定がなくとも，本件各発明の前記課題を解決できると認識できるというべきである。
ア第１のメカニズム
球形の合金相（Ｂ）の存在によって漏洩磁束を高める第１のメカニズムは，本件明細書の【００１６】に記載されたとおり，球形の合金相（Ｂ）内の濃度変動が，格子歪みを生み出し，Ｃｏ原子が持つ磁気モーメントについて互いに非平衡状態を取らせるというものである。
そして，球形の合金相（Ｂ）を構成する金属と相（Ａ）を構成する金属に組成差がある場合，焼結によって，両者の構成元素が相互拡散して，その領域に濃度変動が生まれるから，球形の合金相（Ｂ）内における濃度変動は，相（Ａ）と組成のうえで区別可能な，球形の合金相（Ｂ）を含有させるという構成によって実現されるものである。
また，本件明細書の【００１５】には，球形の合金相（Ｂ）におけるＣｒ濃度の分布状態は，焼結温度や原料粉の性状によって変化することを前提に，「球形の合金相（Ｂ）の存在」それ自体が「本願発明ターゲットの独特の組織構造を示す」と記載されている。
したがって，当業者は，相（Ａ）に球形の合金相（Ｂ）を含有させるという構成により，球形の合金相（Ｂ）内の濃度変動を生じさせ，格子歪みを引き起こし，漏洩磁束を高める要因となることを理解できる。当業者は，【００１５】に記載された球形の合金相（Ｂ）の具体的な組成のみを前提に，漏洩磁束が向上すると限定して理解することはない。
そして，球形の合金相（Ｂ）内の濃度変動が格子歪みを引き起こすという観点で捉えた場合，当業者は，その濃度変動が，球形の合金相（Ｂ）においてＣｒの濃度が周辺部から中心部に向かって高くなる場合の濃度変動と，その逆であるＣｒの濃度が周辺部から中心部に向かって低くなる場合の濃度変動とで，技術的に異なるものと認識することはない。なぜなら，濃度変動，つまり組成の変動があれば，格子定数の急激な変動により格子が整合しなくなり，格子の歪みが生じるのであって，その濃度変動の向き（組成変動の向き）で格子定数の不整合の状態が変わるわけではないからである。
イ第２のメカニズム


球形の合金相（Ｂ）の存在によって漏洩磁束を高める第２のメカニズムは，本件明細書の【００１７】に記載されたとおり，Ｃｒの濃淡を球形の合金相（Ｂ）内だけでなく，ターゲット全体でもＣｒ濃度の高い領域を点在させるというものである。そして，ターゲットの原料であるＣｏ，Ｃｒ等のうち，Ｃｏは強磁性を示す金属であるから，Ｃｏの濃度が高い領域は，磁束は通過しやすいが，Ｃｒ濃度の高い領域は，Ｃｏの濃度が高い領域に比べて磁束は通過し難く，ターゲット内において，Ｃｏの濃度が高い領域は磁束が密となり，Ｃｒの濃度が高い領域は磁束が粗となる。そうすると，磁束が均一な場合と比較して，その様な磁束の粗密がある場合は，全体のエネルギーが高くなるため，エネルギーを低くしようとして，磁束が内部を通過するより，外部に漏れ出た方がエネルギー的に安定になる。したがって，当業者は，相（Ａ）に球形の合金相（Ｂ）を含有させるという構成により，ターゲット内で磁束の粗密を作り出し，漏洩磁束を高める要因となることを理解できる。
なお，実施例２においても，焼成したターゲットにおいて，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）との間にＣｏの濃度分布は存在しており（【図５】），第２のメカニズムは実施例２と矛盾するものではない。
ウ本件各発明の課題との関係
本件各発明は，漏洩磁束を大きくすることを解決すべき技術的課題として，①非磁性材粒子の体積比率を増やす，②Ｃｏの含有割合を減らす，③ターゲットの厚みを薄くする，④焼結の温度を下げるという従来技術ではなく，ターゲットの組織構造を調整するという新しい観点に基づき，ターゲット中に球形の合金相（Ｂ）を存在させるという新規な組織構造を採用することによって漏洩磁束を向上させるというものである。そして，本件優先権主張日前にこの様な技術的思想を開示した先行発明はない。
そうすると，当業者は，球形の合金相（Ｂ）の具体的組成について限定がなくても，球形の合金相（Ｂ）を相（Ａ）に分散させるという組織構造により，課題を解決できると認識できるというべきである。ＣｏとＣｒの濃度範囲について，必ずしも実施例で具体的な測定結果をもって裏付けられる必要はない。また，本件各発明は，球形の合金相（Ｂ）に対応する磁性相の組成を特定のものに限定することで，より効率的に漏洩磁束を向上させることを目的したものではない。しかも，本件明細書の実施例と比較例は，球形の合金相（Ｂ）を含有しているか否かのみで比較し，球形の合金相（Ｂ）の具体的組成に応じて漏洩磁束がどの程度大きくなるかについて比較するものはない。
したがって，本件明細書の実施例には，球形の合金相（Ｂ）は，基本的にＣｒ濃度が球形の合金相（Ｂ）の中心付近で高く，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている態様のものしかなく（【００３５】），また，漏洩磁束の向上の観点から，Ｃｏ－Ｃｒ球形粉末の組成はＣｒの含有量が２５ｍｏｌ％以上７０ｍｏｌ％以下とすることが望ましいことが記載されているとしても（【００２７】），これらは，出願時において出願人が，より効率的に漏洩磁束を高める観点で望ましいものとして記載したものにすぎないというべきである。
小括
以上のとおり，当業者は，球形の合金相（Ｂ）の具体的組成について限定がなくとも，球形の合金相（Ｂ）をターゲットの中に占める体積の比率で４％以上４０％以下含有することが規定されている本件各発明で，課題を解決できると認識できる。よって，本件各発明に係る特許請求の範囲の記載にサポート要件違反はない。
〔被告の主張〕
発明の詳細な説明に記載された本件各発明の課題解決手段本件明細書の【００１５】に「ターゲット組織に含まれる球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。」と記載されていることから分かるように，本件明細書は，「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」を必須の構成要件として開示していることが明らかである。
また，本件明細書に具体的に開示されている球形の合金相（Ｂ）は，実施例に記載されている，原料としてＣｏが６０ｍｏｌ％，Ｃｒが４０ｍｏｌ％の組成を有する球形粉末又はＣｏが４０ｍｏｌ％，Ｃｒが６０ｍｏｌ％の組成を有する球形粉末を添加して形成させた結果得られた，「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている球形の合金相（Ｂ）」のみであり，これ以外の球形の合金相（Ｂ）の具体的組成により発明の課題が解決可能であるかについては，本件明細書を参酌しても不明である。
原告の主張について
原告の主張は，同一の自然法則の関与する全ての範囲にクレームの技術的範囲を拡張しようとするものであって，失当である。
ア第１のメカニズム
本件明細書の【００１６】におけるメカニズムの記載は，本件明細書の【００１５】で開示された「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」という必須の構成要件を含むことにより，なぜ漏洩磁束が向上するのかについて，メカニズムの説明を試みようとしたものであって，かかるメカニズムを含むもの全てを課題解決手段として挙げる趣旨でないことは一見して明らかである。
また，本件明細書の【００１６】には「球形の合金相（Ｂ）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは，必ずしも明確ではないが」などとして，メカニズムの妥当性に留保が付けられており，かかるメカニズムの採用が課題解決手段として記載されているものでないことが容易に読み取れる。


さらに，メカニズムそのものは発明足り得ず，メカニズムを利用した何らかの技術的思想の創作が発明となることからすれば，当該メカニズムを具体的に実現した態様こそが課題解決手段として明記されるべきところ，本件明細書に具体的に開示されているのは，実施例に記載されている「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている球形の合金相（Ｂ）」のみである。
したがって，本件明細書の【００１６】に，Ｃｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し，Ｃｒの濃度変動に存在すると考えられる格子歪みが漏洩磁束の増加に寄与するというメカニズムが記載されていることをもって，かかる濃度変動が存在すればどのような態様であってもサポート要件を満足するということはできない。
イ第２のメカニズム
第２のメカニズムも，第１のメカニズムと同様に「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」という構成要件を含有することによって漏洩磁束が増加する理由の説明を試みたものであって，単に相（Ａ）に球形の合金相（Ｂ）を含有させればよいことの根拠となるものではない。
また，ターゲット内にＣｒ濃度の高い領域と低い領域とが存在すれば足りるという第２のメカニズムは，要するに，球形の合金相（Ｂ）内にＣｒ濃度勾配が存在しなくとも，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）にそれぞれ含有されるＣｒの濃度が異なれば，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）の間でＣｒの濃度勾配が存在することになり，結果として漏洩磁束が増加するというものと解される。しかし，本件明細書の段落【００１６】，【００１７】には「相（Ｂ）中の」Ｃｒ濃度勾配が本件各発明の効果に重要であることが明示されている。さらに，第２のメカニズムでは，ターゲット全体でＣｏ濃度の高い領域と低い領域が存在することが，漏洩磁束の向上に不可欠であるということになるが，実施例２においては，粉末の状態で既に相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）との間にＣｏの濃度分布は存在しないから，焼成したターゲットにおいて，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）との間にＣｏの濃度分布は存在せず，球形の合金相（Ｂ）内でのみＣｏとＣｒの濃度分布が生じている。したがって，第２のメカニズムは，明細書に基づかない主張であって，本件明細書の実施例２とも矛盾する。
小括
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，発明の課題を解決する手段として「球形の合金相（Ｂ）は，Ｃｏ－Ｃｒ合金であって，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成であるスパッタリングターゲット」であることが記載されており，このことを特定していない本件各発明に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たさない。３取消事由３（本件各訂正発明のサポート要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決は，本件各訂正発明についても，サポート要件違反があると判断した。しかし，前記２〔原告の主張〕のとおり，本件各発明ですらサポート要件を満たすことに加え，本件訂正は，球形の合金相（Ｂ）について，「前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」旨さらに限定するものであるから，本件各訂正発明は，球形の合金相（Ｂ）内において濃度変動が存在すること，球形の合金相（Ｂ）と相（Ａ）とは組成が異なることが明確に示されている。
そうすると，当業者であれば，本件各訂正発明で，課題を解決することができると明確に理解できる。よって，本件各訂正発明に係る特許請求の範囲の記載にサポート要件違反はない。
〔被告の主張〕
本件訂正は，特許請求の範囲に，球形の合金相（Ｂ）中にＣｏ及びＣｒの濃度勾配が存在することのみを追加するにすぎない。
したがって，前記２〔被告の主張〕と同様に，本件各訂正発明も，課題を解決する手段である「球形の合金相（Ｂ）は，Ｃｏ－Ｃｒ合金であって，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成であるスパッタリングターゲット」であることが特定されていないから，本件各訂正発明に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たさない。
第４当裁判所の判断
１本件各発明及び本件各訂正発明について
本件各発明及び本件各訂正発明に係る特許請求の範囲（請求項１ないし８）
は，前記第２の３
明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある。なお，本件明細書の記載は，本件訂正前後を通じ，同じである。
ア技術分野
【０００１】本発明は…特に垂直磁気記録方式を採用したハードディスクのグラニュラー磁気記録膜の成膜に使用される非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関し，漏洩磁束が大きくマグネトロンスパッタ装置でスパッタする際に安定した放電が得られ，かつ高密度で，スパッタ時に発生するパーティクルの少ないスパッタリングターゲットに関する。
イ背景技術
【０００２】…垂直磁気記録方式を採用するハードディスクの記録媒体では，磁気記録膜中の磁性粒子間の磁気的相互作用を非磁性材料により遮断，または弱めたグラニュラー膜を採用し，磁気記録媒体としての各種特性を向上させている。このグラニュラー膜に最適な材料の一つとしてＣｏ－Ｃｒ－Ｐｔ－ＳｉＯ２が知られており…一般に，Ｃｏを主成分とした強磁性のＣｏ－Ｃｒ－Ｐｔ合金の素地中に非磁性材料であるＳｉＯ２が均一に微細分散した非磁性材粒子分散型強磁性材ターゲットをスパッタリングして作製される。
【０００５】…上記の磁気記録膜の成膜では，生産性の高さからマグネトロンスパッタリング装置が広く用いられている。…


【０００６】マグネトロンスパッタ装置の特徴は，ターゲットの裏面側に磁石を備えており，この磁石からターゲット表面に漏れ出てくる磁束（漏洩磁束）が，ターゲット表面近傍において電子をサイクロイド運動させて，効率良くプラズマを発生させることを可能としていることである。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００８】一般に，上記のようなマグネトロンスパッタ装置で非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットをスパッタしようとすると，磁石からの磁束の多くは強磁性材であるターゲット内部を通過してしまうため，漏洩磁束が少なくなり，スパッタ時に放電が立たない，あるいは放電しても放電が安定しないという大きな問題が生じる。
この問題を解決するには，ターゲット中の非磁性材粒子の体積比率を増やすことや，Ｃｏの含有割合を減らすことが考えられる。しかし，この場合，所望のグラニュラー膜を得ることができないため本質的な解決策ではない。また，ターゲットの厚みを薄くすることで漏洩磁束を向上させることは可能だが，この場合ターゲットのライフが短くなり，頻繁にターゲットを交換する必要が生じるのでコストアップの要因になる。
【０００９】…焼結の温度を下げると，同一の混合粉末を用いて，同一組成・同一形状のターゲットを作製する場合，漏洩磁束が大きくなるという知見を得た。しかし…ターゲットの相対密度が９８％を下回ってしまうため，パーティクルの発生という新たな問題に直面した。
本発明は上記問題を鑑みて，漏洩磁束を向上させて，マグネトロンスパッタ装置で安定した放電が得られ，かつ，高密度でスパッタ時に発生するパーティクルの少ない非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットを提供することを課題とする。
エ課題を解決するための手段
【００１０】上記の課題を解決するために，…ターゲットの組織構造を調整することにより，漏洩磁束の大きいターゲットが得られることを見出した。また，このターゲットは，密度を十分高くすることができ，スパッタ時に発生するパーティクルを減少させることができるとの知見を得た。
【００１４】本発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットでは，マトリックスとなる非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）を含むターゲット全体の体積において，球形の合金相（Ｂ）の占める体積比率を４％以上４０％以下としているが，これは球形の合金相（Ｂ）の占める体積比率が，上記数値範囲より小さいときには，漏洩磁束の向上が少ないからである。また，上記数値範囲より大きいときには，ターゲットの組成にもよるが，該相（Ａ）中で，相対的に非磁性材粒子の体積比率が増えるので，非磁性材粒子を均一に微細分散させることが難しくなり，スパッタ時にパーティクルが増加するといった，別の問題が発生するからである。
以上から，本願発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットは，体積比率で４％以上４０％以下の球形の合金相（Ｂ）を有するものである。…【００１５】上記非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットにおいて，ターゲット組織に含まれる球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。すなわち，このようなターゲットでは，球形の合金相（Ｂ）は，中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。これは電子線プローブマイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）を用いてターゲットの研磨面の元素分布を測定すると明確に確認できる。
球形の合金相（Ｂ）におけるＣｒ濃度の分布状態は，焼結温度や原料粉の性状によって変化するが，上記の通り，球形の合金相（Ｂ）の存在は，本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すものであり，本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。
【００１６】球形の合金相（Ｂ）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは，必ずしも明確ではないが，以下のような理由が推測される。第一に，球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し，このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる。格子歪みがあると，Ｃｏ原子が持つ磁気モーメントは互いに非平衡状態をとるため，これらの磁気モーメントの向きを揃えるためには，より強力な磁場が必要となる。従って，金属元素が均一に拡散し，格子歪みのない状態と比較すると，透磁率が低くなるため，マグネトロンスパッタ装置の磁石からの磁束は，ターゲット内部を通過する量が減って，ターゲット表面に漏れ出てくる量が増す。【００１７】第二に，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒ濃度の高い領域は，析出物として磁壁の移動を妨げていると考えられる。その結果，ターゲットの透磁率が低くなり漏洩磁束が増す。…
さらに該相（Ｂ）中のＣｒ濃度の高い領域は，母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断するので，Ｃｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束に影響を与えている可能性が考えられる。
【００１８】ここで，本願発明において使用する球形とは…いずれも，長軸と短軸の差が０～５０％であるものを言う。…この範囲であれば，外周部に多少の凹凸があっても，組成不均一な相（Ｂ）を形成することができる。…同一体積では，球形の方が表面積が小さくなるので，周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく，組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。
【００１９】また，球形の合金相（Ｂ）の直径は５０～２００μｍの範囲にあるのが好ましい。…上記数値範囲より小さい場合には，十分な焼結温度で高密度のターゲットを得ようとすると，金属元素同士の拡散が進み，Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）が形成され難くなる。従って，本発明においては，上記数値範囲内の直径を有する球形の合金相（Ｂ）が生ずるようにするのが望ましいと言える。
オ発明の効果
【００２３】このように調整したターゲットは，漏洩磁束の大きいターゲットとなり，マグネトロンスパッタ装置で使用したとき，不活性ガスの電離促進が効率的に進み，安定した放電が得られる。またターゲットの厚みを厚くすることができるため，ターゲットの交換頻度が小さくなり，低コストで磁性体薄膜を製造できるというメリットがある。さらに，高密度化により，パーティクルの発生量を低減させることができるというメリットもある。
本件各発明及び本件各訂正発明の特徴


本件各発明及び本件各訂正発明の特徴について，以下の点が開示されている。
ア本件各発明及び本件各訂正発明は，垂直磁気記録方式を採用したハードディスクのグラニュラー磁気記録膜の成膜に使用される非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関するものである（【０００１】）。一般に，グラニュラー膜は，Ｃｏを主成分とした強磁性のＣｏ－Ｃｒ－Ｐｔ合金の素地中に非磁性材料であるＳｉＯ２が均一に微細分散した非磁性材粒子分散型強磁性材ターゲットを，マグネトロンスパッタリング装置でスパッタリングして作製される。マグネトロンスパッタ装置の特徴は，ターゲットの裏面側に磁石を備えており，この磁石からターゲット表面に漏れ出てくる磁束（漏洩磁束）により，効率良くプラズマを発生させることを可能とするところにある。（【０００２】，【０００５】，【０００６】）
イマグネトロンスパッタ装置で非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットをスパッタしようとすると，磁石からの磁束の多くは強磁性材であるターゲット内部を通過してしまうため，漏洩磁束が少なくなるという問題がある（【０００８】）。
この問題を解決するには，ターゲット中の非磁性材粒子の体積比率を増やすことや，Ｃｏの含有割合を減らすことが考えられるが，この場合，所望のグラニュラー膜を得ることができない。また，ターゲットの厚みを薄くすることで漏洩磁束を向上させることは可能だが，この場合ターゲットのライフが短くなる。焼結の温度を下げると漏洩磁束が大きくなるが，ターゲットの相対密度が下がり，パーティクルの発生という問題がある（【０００８】，【０００９】）。ウ本件各発明及び本件各訂正発明は，漏洩磁束を向上させるとともに，パーティクルの発生の少ない非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットを提供することを課題とし，かかる課題の解決手段として，ターゲットの組織構造を調整したものである（【０００９】，【００１０】）。
具体的には，少なくとも，非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）の中に，全体との体積比率で４％以上４０％以下の球形の合金相（Ｂ）を有するようにしたというものである（【００１４】）。
エ本件各発明及び本件各訂正発明のように調整したターゲットは，漏洩磁束の大きいターゲットとなるほか，ターゲットの厚みを厚くすることができ，パーティクルの発生量を低減させることができる（【００２３】）。２取消事由１（本件訂正が新規事項の追加に当たるとした判断の誤り）について
本件訂正の内容
ア訂正事項１ないし３は，いずれも，非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット中の球形の合金相（Ｂ）について，「球形の合金相（Ｂ）」と規定されていたものを，「球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」と規定するものである。
イ訂正事項１
本件訂正前の特許請求の範囲請求項１は，ターゲット全体が合金と非磁性材粒子の混合体からなり，当該合金の組成はＣｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，残余がＣｏであること，ターゲットの組織が，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）を有していることを規定し，相（Ａ）には，合金の中に「前記」非磁性材粒子が均一に微細分散していることを規定する。そうすると，特許請求の範囲の記載は，球形の合金相（Ｂ）の組成について，合金であって，当該合金の成分はＣｒとＣｏであり，かつ，相（Ａ）の組成を加えても，ターゲット全体の合金の組成においてＣｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，残余がＣｏになるようなものと規定するにとどまり，球形の合金相（Ｂ）の組成の濃度分布について何ら限定はない。そして，上記のとおり，球形の合金相（Ｂ）は組成としてＣｒとＣｏを含むものである。
そうすると，訂正事項１は，「球形の合金相（Ｂ）」の組成のうちＣｒとＣｏの濃度分布に限定を付加するものということができる。
ウ訂正事項２
本件訂正前の特許請求の範囲請求項２は，ターゲット全体が合金と非磁性材粒子の混合体からなり，当該合金の組成はＣｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０％ｍｏｌ以下，残余がＣｏであること，ターゲットの組織が，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）を有していることを規定し，相（Ａ）には，合金の中に「前記」非磁性材粒子が均一に微細分散していることを規定する。そうすると，特許請求の範囲の記載は，球形の合金相（Ｂ）の組成について，合金であって，当該合金の成分はＣｒ，Ｐｔ，Ｃｏのいずれか２つ以上からなり，かつ，相（Ａ）の組成を加えても，ターゲット全体の合金の組成においてＣｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０％ｍｏｌ％以下，残余がＣｏになるようなものと規定するにとどまり，球形の合金相（Ｂ）の組成の濃度分布について何ら限定はない。
そして，前記のとおり，ターゲット全体の合金の組成はＣｒ，Ｐｔ，Ｃｏからなり，球形の合金相（Ｂ）の組成は，合金であって，当該合金の成分は，Ｃｒ，Ｐｔ，Ｃｏのいずれか２つ以上からなり，さらに，これらを「焼結」させることにより，金属元素同士の拡散が進むのであるから，焼結後にできる球形の合金相（Ｂ）は組成としてＣｒとＣｏを含むものである。
そうすると，訂正事項２は，「球形の合金相（Ｂ）」の組成のうちＣｒとＣｏの濃度分布に限定を付加するものということができる。
エ訂正事項３


本件訂正前の特許請求の範囲請求項３は，ターゲット全体が合金と非磁性材粒子の混合体からなり，当該合金の組成はＣｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０％ｍｏｌ以下，Ｂが０．５ｍｏｌ％以上８ｍｏｌ％以下，残余がＣｏであること，ターゲットの組織が，相（Ａ）と球形の合金相（Ｂ）を有していることを規定し，相（Ａ）には，合金の中に「前記」非磁性材粒子が均一に微細分散していることを規定する。そうすると，特許請求の範囲の記載は，球形の合金相（Ｂ）の組成について，合金であって，当該合金の成分はＣｒ，Ｐｔ，Ｂ，Ｃｏのいずれか２つ以上からなり，かつ，相（Ａ）の組成を加えても，ターゲット全体の合金の組成においてＣｒが５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔが５ｍｏｌ％以上３０％ｍｏｌ％以下，Ｂが０．５ｍｏｌ％以上８ｍｏｌ％以下，残余がＣｏになるようなものと規定するにとどまり，球形の合金相（Ｂ）の組成の濃度分布について何ら限定はない。
そして，上記のとおり，ターゲット全体の合金の組成はＣｒ，Ｐｔ，Ｂ，Ｃｏからなり，球形の合金相（Ｂ）の組成は，合金であって，当該合金の成分は，Ｃｒ，Ｐｔ，Ｂ，Ｃｏのいずれか２つ以上からなり，さらに，これらを「焼結」させることにより，金属元素同士の拡散が進むのであるから，焼結後にできる球形の合金相（Ｂ）は組成としてＣｒとＣｏを含むものである。
そうすると，訂正事項３は，「球形の合金相（Ｂ）」の組成のうちＣｒとＣｏの濃度分布に限定を付加するものということができる。
オしたがって，訂正事項１ないし３は，いずれも，球形の合金相（Ｂ）の組成のうちＣｒとＣｏの濃度分布について，「Ｃｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」という限定を付加するものということができる。
本件明細書の記載
上記のとおり，本件訂正は，いずれも球形の合金相（Ｂ）の組成のうちＣｒとＣｏの濃度分布について限定を付加するものである。
そして，本件明細書の【００１６】には，「球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し」と，球形の合金相（Ｂ）の組成のうち，Ｃｒの濃度分布について「Ｃｒ濃度の高い領域と低い領域」があることが，明示的に記載されている。また，前記のとおり，請求項１ないし３における球形の合金相（Ｂ）は，いずれも組成としてＣｒとＣｏを含むものであるから，球形の合金相（Ｂ）の組成のうち，Ｃｏの濃度分布について，「Ｃｏ濃度の高い領域と低い領域」があることも，本件明細書の上記記載から自明である。
新たな技術的事項の導入の有無
前記のとおり，本件訂正は，特許請求の範囲に限定を付加するものであって，訂正事項１ないし３は，いずれも本件明細書に明示的に記載された事項ないし本件明細書の記載から自明な事項である。このような場合，本件訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものというべきであるところ，本件訂正前の特許請求の範囲や本件明細書に，球形の合金相（Ｂ）に含まれるＣｒとＣｏの濃度分布について，訂正事項１ないし３に矛盾する記載も見当たらない。したがって，本件訂正は，本件明細書等に記載された範囲内においてするものであるということができる。
被告の主張について
ア被告は，本件明細書の【００１５】，【００１８】及び実施例１～９などの記載から，球形の合金相（Ｂ）について「中心付近にＣｒが濃縮し外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる」という組成以外の組成は，本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではないと主張する。イ本件明細書の【００１５】には，「球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。」と記載されている。しかし，【００１５】の記載は，特許請求の範囲請求項４に記載された発明の内容を開示したもの，すなわち「本願発明は，このようなターゲットを提供する。」との文言にいう「本願発明」は，請求項４に記載された発明を指すものとも解される。
また，本件明細書の【００１８】には，「組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」と記載され，かかる球形の合金相（Ｂ）の具体的組成を前提として【００１９】も記載されている。しかし，【００１８】は，「合金相（Ｂ）が球形であると」，特定の濃度分布を有する合金相が「容易に形成される」と説明するにとどまり，それ以外の濃度分布を有する合金相が形成されることを排除するものではない。
さらに，本件明細書の発明を実施するための形態は，発明を実施するための最良の形態が記載されたものであって，本件明細書の実施例の記載は，発明の内容を制限するものではない。
ウしたがって，本件明細書の【００１５】，【００１８】及び実施例１～９などの記載をもって，球形の合金相（Ｂ）のＣｒ濃度の傾斜の方向についてまで特定，限定されているものということはできず，訂正事項１ないし３が，Ｃｒ濃度が中心部から外周部にかけて高くなるような濃度分布等を含むものであったとしても，これをもって新たな技術的事項を導入するものであるということはできない。よって，被告の主張は採用できない。
小括


以上のとおり，本件訂正における各訂正事項は，いずれも，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，願書に添付した明細書，特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてするものであるというべきである。よって，本件訂正を認めなかった本件審決の判断は，誤りである。３取消事由３（本件各訂正発明のサポート要件に係る判断の誤り）について特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。
そして，本件審決は，本件各訂正発明の特許請求の範囲請求項１ないし８の記載は，「球形の合金相（Ｂ）は，Ｃｏ－Ｃｒ合金であって，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成であることが特定されていない」点で，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるとはいえない旨判断した。そこで，本件各訂正発明であっても，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かについて検討する。
発明の詳細な説明に記載された発明の課題解決手段
ア本件明細書の【００１８】の記載
本件明細書の【００１８】には，「組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」との記載がある。
そして，前記１訂正発明は，少なくとも，非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）の中に，全体との体積比率で４％以上４０％以下の球形の合金相（Ｂ）を有するようにターゲットの組織構造を調整したものであるところ，【００１８】には，かかる合金相（Ｂ）の「球形」という文言の定義付けと，本件各訂正発明の技術的事項である合金相（Ｂ）が球形でなければならないことの理由付けがされている。その上で，「合金相（Ｂ）が球形であると…組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる」と記載されている。
したがって，本件各訂正発明の構成要件である合金相（Ｂ）が球形であることは，「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」を形成するために求められているものと理解できる。イ本件明細書の発明を実施するための形態に関する記載本件明細書の発明を実施するための形態のうち【００２７】には，球形の合金相（Ｂ）の原料粉末となるＣｏ－Ｃｒ球形粉末のＣｒ含有量について，「Ｃｏ－Ｃｒ球形粉末は，ターゲットの組織において観察される球形の合金相（Ｂ）に対応するものである。Ｃｏ－Ｃｒ球形粉末の組成はＣｒの含有量が２５ｍｏｌ％以上７０ｍｏｌ％以下とすることが望ましい。Ｃｏ－Ｃｒ球形粉末の組成を上記範囲に限定する理由は，Ｃｒの含有量が上記範囲より少ないと，球形の合金相（Ｂ）中にＣｒが濃縮された領域が形成されにくくなり，漏洩磁束の向上が期待できない」と記載されている。
そして，原料粉末を焼結すると金属元素同士の拡散が進むところ，上記記載は，焼結によって，球形の合金相（Ｂ）中にＣｒが濃縮された領域を形成させるために，原料粉末となるＣｏ－Ｃｒ球形粉末のＣｒの含有量が２５ｍｏｌ％以上であることが望ましいとするものである。そして，球形の合金相（Ｂ）中にＣｒが濃縮された領域を形成させることを前提に，ターゲット全体としてＣｒの含有量が５ｍｏｌ％以上２０ｍｏｌ％以下の合金の中で，Ｃｒの含有量を２５ｍｏｌ％以上とする球形の合金相（Ｂ）を焼結させるのであるから，結果として，中心付近にＣｒが約２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が形成されることが想定されるものである。
このように，結果として，中心付近にＣｒが約２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が形成されることを想定して，本件明細書の発明を実施するための形態には，原料粉末となるＣｏ－Ｃｒ球形粉末のＣｒの含有量が２５ｍｏｌ％以上であることが望ましいと記載されているということができる。
ウ本件明細書の実施例の記載
焼結後の球形の合金相（Ｂ）中のＣｒの濃度分布について，本件明細書の実施例１ないし９に，どのような記載があるかについて検討する。
実施例１ないし３
本件明細書の実施例１ないし３には，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒの濃度分布について，「球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された。」と記載されている（【００３５】，【００４３】，【００５１】）。
実施例４ないし６，８及び９


本件明細書の実施例４ないし６，８及び９には，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒの濃度分布について，「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高くなっていることが確認された。」と記載されている（【００５９】，【００６７】，【００７５】，【００９１】，【００９９】）。
そして，これらの実施例４ないし６，８及び９においては，球形の合金相の中心付近のＣｒ濃度は明記されていないものの，実施例２と比較すれば，これらの実施例における球形の合金相中のＣｒの濃度分布は，「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものと合理的に推定される。
すなわち，実施例２では，球形の合金相（Ｂ）の原料粉末として，「直径が５０～１５０μｍの範囲にありＣｒを４０ｍｏｌ％含有するＣｏ－Ｃｒ球形粉末」（【００３７】）を用い，「真空雰囲気中，温度１１５０℃，保持時間２時間，加圧力３０ＭＰａの条件」（【００４０】）の焼結条件でターゲットを作製している。これに対し，実施例４ないし６，８及び９における球形の合金相の原料粉末は，いずれも「直径が７５～１５０μｍの範囲にありＣｒを４０ｍｏｌ％含有するＣｏ－Ｃｒ球形粉末」（【００５３】，【００６１】，【００６９】，【００８５】，【００９３】）であって，Ｃｒの濃度（４０ｍｏｌ％）は同一で，直径の下限値（７５μｍ）は実施例２の直径の下限値（５０μｍ）を上回っており，焼結温度（【００５４】，【００６２】，【００７０】，【００８６】，【００９４】）は，いずれの実施例においても，実施例２の焼結温度（１１５０℃）を下回り，その他の焼結条件（焼結時間，加圧力）は同一である。そして，Ｃｏ－Ｃｒ球形粉末の直径が大きい程，体積に対する表面積の割合が小さくなることから，焼結時におけるＣｒの拡散は起こりにくく，また，焼結時の温度が低い程，焼結時におけるＣｒの拡散は起こりにくいものである。そうすると，実施例４ないし６，８及び９における球形の合金相（Ｂ）は，実施例２の球形の合金相（Ｂ）よりもＣｒの拡散が起こりにくいといえる。そして，実施例２では，「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」という球形の合金相（Ｂ）を作製するに至っていることからすれば，実施例４ないし６，８及び９の球形の合金相（Ｂ）中のＣｒの濃度分布もまた，「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものと推定できる。
実施例７
本件明細書の実施例７には，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒの濃度分布について，「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高くなっていることが確認された。」と記載されている（【００８３】）。
実施例７においては，球形の合金相の中心付近のＣｒ濃度は明記されていない。もっとも，実施例２と比較した場合，実施例７における球形の合金相の原料粉末は，「直径が７５～１５０μｍの範囲にありＣｒを４０ｍｏｌ％含有するＣｏ－Ｃｒ球形粉末」（【００７７】）であって，実施例２のＣｒの濃度（４０ｍｏｌ％）と同一で，直径の下限値（７５μｍ）は実施例２の直径の下限値（５０μｍ）を上回っており，焼結条件のうち焼結時間，加圧力は同一である。一方，焼結温度（１３００℃，【００７８】）は，実施例２の焼結温度（１１５０℃）を上回る。そうすると，実施例７は，原料粉末の直径の下限値が大きい点では，実施例２よりもＣｒの拡散が起こりにくいといえる一方，焼結温度の点では，実施例２よりもＣｒの拡散が起こりやすいといえる。したがって，実施例７の球形の合金相（Ｂ）の濃度分布は，実施例２と同様に「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」とまではいえないものの，中心部のＣｒの濃度が２５ｍｏｌ％を下回るか否かは明らかではなく，少なくとも，それに近い程度に濃縮されたものというべきである。以上のとおり，本件明細書には実施例１ないし９の記載があるところ，その球形の合金相（Ｂ）中のＣｒの濃度分布について，実施例１ないし６，８，９には，いずれも「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものが記載されており，実施例７についても，下限値は不明であるもののＣｒが「濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものが記載されている。


エ球形の合金相（Ｂ）について濃度変動の程度が小さい場合他方，Ｃｒの濃度変動の程度が小さい球形の合金相（Ｂ）であっても，漏洩磁束の向上という本件各訂正発明の課題を解決できるか否かは明らかではない。例えば，Ｃｒ濃度について周囲から中心部に向かって低くなる濃度分布となるような球形の合金相（Ｂ）の場合を検討するに，かかる濃度分布とするためには，球形の合金相（Ｂ）について周囲から内部に向かってＣｒを拡散させる必要があるから，その製法は，球形の合金相（Ｂ）の原料粉末となる球形粉にはＣｒを含有させず，相（Ａ）となる原料粉末中にＣｒ粉末を含有させて混合粉を準備し，これを焼結することで，相（Ａ）から，球形の合金相（Ｂ）にＣｒを拡散させることになる。しかし，相（Ａ）のターゲット中に占める体積の比率は６０～９６％と，球形の合金相（Ｂ）に比べて大きいから，焼結前の相（Ａ）中のＣｒ濃度は比較的低いものとならざるを得ず，結果として，焼結によって金属元素同士の拡散が生じたとしても，球形の合金相（Ｂ）に生じるＣｒの濃度変動の程度は大きなものにはならず，そのような濃度分布によって漏洩磁束の向上を見込めるか否かについては不明である。このように，球形の合金相（Ｂ）の具体的組成の典型例として想定されるＣｒ濃度が周囲から中心部に向かって低くなる濃度分布の場合に，本件各発明の課題を解決できるか否かは明らかではない。
また，その他，球形の合金相（Ｂ）において，単にＣｒの濃度変動があることのみで，漏洩磁束の向上に至ったことを示す具体例もない。このように，本件明細書の全ての記載を考慮しても，球形の合金相（Ｂ）について，Ｃｒの濃度変動の程度が小さい場合に，漏洩磁束の向上という本件各訂正発明の課題を解決できるか否かは明らかではない。
オまとめ
以上のとおり，①本件各訂正発明の構成要件である合金相（Ｂ）が球形であることは，「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」を形成するために求められているものと理解できること，②本件明細書の発明を実施するための形態に関する記載は，中心付近にＣｒが約２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が形成されることを想定していること，③本件明細書に記載された実施例１ないし６，８及び９は，全て球形の合金相（Ｂ）について，「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものであり，かつ，実施例７に記載された球形の合金相（Ｂ）も，下限値は不明であるもののＣｒが「濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものであること，④球形の合金相（Ｂ）について，Ｃｒの濃度変動の程度が小さい場合に，漏洩磁束の向上という本件各訂正発明の課題を解決できるか否かは明らかではないことからすれば，Ｃｒの濃度変動があるだけで，その濃度変動の程度が何ら特定されていない球形の合金相（Ｂ）を含むターゲットは，当業者が本件各訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということはできない。なお，本件明細書に記載された発明を実施するための形態も実施例も，いずれもＣｏ－Ｃｒ合金である原料粉末を焼結するものであるが，本件明細書の【００１８】の記載は，球形の合金相（Ｂ）の組成をＣｏ－Ｃｒ合金に限定しておらず，また，「周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく」と記載されていることからすれば，球形の合金相（Ｂ）について，Ｐｔなどが含まれる合金も想定されているものである。そうすると，当業者は，発明の課題を解決するに当たり，球形の合金相（Ｂ）が，「Ｃｏ－Ｃｒ合金」であることまで必要であると認識するということはできない。
原告の主張について
ア第１のメカニズム（【００１６】）及び第２のメカニズム（【００１７】）原告は，球形の合金相（Ｂ）内において濃度変動が存在し，球形の合金相（Ｂ）と相（Ａ）との組成が異なることが明らかになった本件各訂正発明は，第１のメカニズムに関する記載（【００１６】）及び第２のメカニズムに関する記載（【００１７】）により，当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると主張する。
確かに，本件明細書の【００１６】及び【００１７】に記載された第１及び第２のメカニズムによれば，定性的には，球形の合金相（Ｂ）中にＣｒの濃度が低い領域と高い領域の存在により生じた濃度変動があれば（第１のメカニズム），あるいは，球形の合金相（Ｂ）中に析出物としてＣｒが存在すれば（第２のメカニズム），ターゲットの透磁率は低くなると解することは可能である。しかし，第１のメカニズムについては，ターゲットの透磁率を低くするために必要な格子歪みを発生させるためには，Ｃｒの濃度について「濃度変動の大きな場所」の存在が必要とされており，単にＣｒの濃度変動があれば足りると解することまではできない。そして，【００１６】の記載からでは，定量的に，第１のメカニズムに関し，どの程度のＣｒの濃度変動を有する場所が，ターゲットの透磁率を低くするために必要な程度の「格子歪み」を発生させる「濃度変動の大きな場所」に該当するのかについて明らかではない。
また，第２のメカニズムについても「Ｃｒ濃度の高い領域」が必要とされており，Ｃｒ濃度が一定程度以上であることが求められており，単に析出物としてＣｒがあれば足りると解することまではできない。そして，【００１７】の記載からでは，定量的に，どの程度のＣｒ濃度であれば「Ｃｒ濃度の高い領域」に該当するのかについて明らかではない。


そうすると，球形の合金相（Ｂ）の存在により，第１のメカニズム及び第２のメカニズムによってターゲットの透磁率が低くなるとしても，当業者は，球形の合金相（Ｂ）のＣｒの濃度変動の程度を一切考慮せずに，球形の合金相（Ｂ）が存在するだけで，漏洩磁束が高められると認識するまでは至らないから，Ｃｒの濃度変動があるだけで，その濃度変動の程度が何ら特定されていない球形の合金相（Ｂ）を含むターゲットは，当業者が本件各訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということはできない。
イ本件明細書の【００１５】の記載
本件明細書の【００１５】には，「ターゲット組織に含まれる球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。すなわち，このようなターゲットでは，球形の合金相（Ｂ）は，中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。…球形の合金相（Ｂ）におけるＣｒ濃度の分布状態は，焼結温度や原料粉の性状によって変化するが，上記の通り，球形の合金相（Ｂ）の存在は，本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すものであり，本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。」と記載されているところ，原告は，「球形の合金相（Ｂ）の存在」それ自体が「本願ターゲットの独特の組織構造を示す」とあるから，当業者は，上記記載の球形の合金相（Ｂ）の具体的な組成のみを前提に，漏洩磁束が向上すると限定して理解することはないと主張する。
しかし，【００１５】には，「球形の合金相（Ｂ）におけるＣｒ濃度の分布状態は，焼結温度や原料粉の性状によって変化するが，上記の通り，球形の合金相（Ｂ）の存在は，本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すもの」とされ，「上記の通り，球形の合金相（Ｂ）の存在は」との文言は，「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である」とされる球形の合金相（Ｂ）の存在を受けたものである。そして，「球形の合金相（Ｂ）におけるＣｒ濃度の分布状態は，焼結温度や原料粉の性状によって変化するが」との文言は，あくまでも「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成」の範囲内で，Ｃｒ濃度の分布状態が変化するという趣旨のものと解するのが自然である。したがって，【００１５】の記載をもって，「球形の合金相（Ｂ）の存在」それ自体が「本願ターゲットの独特の組織構造を示す」と解釈するのは相当ではなく，原告の主張は採用できない。
ウ本件各訂正発明の課題との関係
原告は，本件各訂正発明は，漏洩磁束を大きくすることを解決すべき技術的課題として，従来技術とは異なる新たな観点に基づき，ターゲット中に球形の合金相（Ｂ）を存在させるという新規な組織構造を採用することによって漏洩磁束を向上させるというものであるから，ＣｏとＣｒの濃度範囲について，必ずしも実施例で具体的な測定結果をもって裏付けられる必要はなく，また，本件明細書の実施例に記載された具体的な測定結果は，より効率的に漏洩磁束を高める観点から望ましいものとして記載されたものにすぎないなどと主張する。確かに，本件各訂正発明は，非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）の中に，球形の合金相（Ｂ）を有するようにしたという技術的事項を含むものであって，マグネトロンスパッタ装置でスパッタを行う非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットの分野において，このような組織構造を有する従来技術が存在したと認めるに足りる証拠はない。
しかし，前記アのとおり，定性的には，球形の合金相（Ｂ）中にＣｒの濃度が低い領域と高い領域の存在により生じた濃度変動があれば，あるいは，球形の合金相（Ｂ）中に析出物としてＣｒが存在すれば，ターゲットの透磁率は低くなると解することは可能であるものの，球形の合金相（Ｂ）が存在するだけで，漏洩磁束をどの程度高められるかについては明らかではなく，必要とする程度に漏洩磁束を高めるには，球形の合金相（Ｂ）のＣｒの濃度変動の程度をも考慮せざるを得ないというべきである。
よって，このような濃度変動の程度を斟酌しない原告の主張は，採用できない。
エ本件明細書の【００１８】の記載
本件明細書の【００１８】には，「ここで，本願発明において使用する球形とは…いずれも，長軸と短軸の差が０～５０％であるものを言う。…この範囲であれば，外周部に多少の凹凸があっても，組成不均一な相（Ｂ）を形成することができる。…同一体積では，球形の方が表面積が小さくなるので，周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく，組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる」と記載されており，「組成不均一な相（Ｂ）」として，「すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」と説明されている。したがって，当業者は，本件各訂正発明の課題を解決するに当たり，「組成不均一な相（Ｂ）」との記載をもって，球形の合金相（Ｂ）中においてＣｒの濃度変動等があれば十分であると認識するとはいえない。
オ本件明細書の【００３５】の記載


本件明細書の【００３５】には，「図２に示すように…球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高く（白っぽく）なっている。…球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された。」と記載されており，球形の合金相（Ｂ）の部分において「ＣｏとＣｒの濃度が高くなっている」とされた後に「球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された」と説明されている。
したがって，当業者は，本件各訂正発明の課題を解決するに当たり，「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており」との記載をもって，球形の合金相（Ｂ）中においてＣｒの濃度変動等があれば十分であると認識するとはいえない。
カ本件明細書の【００１９】の記載
本件明細書の【００１９】には，「球形の合金相（Ｂ）の直径は５０～２００μｍの範囲にあるのが好ましい。…上記数値範囲より小さい場合には，十分な焼結温度で高密度のターゲットを得ようとすると，金属元素同士の拡散が進み，Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）が形成され難くなる。」と記載されているところ，原告は，「Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）」との記載があることから，球形の合金相（Ｂ）中の濃度分布が任意である旨記載されていると主張する。しかし，本件明細書の【００１８】には「ここで，本願発明において使用する球形とは，真球，擬似真球，扁球（回転楕円体），擬似扁球を含む立体形状を表す。」と記載された上で，【００１９】には「また，球形の合金相（Ｂ）の直径は５０～２００μｍの範囲にあるのが好ましい。」と記載されているのであるから，【００１９】は，【００１８】で指摘された球形の合金相（Ｂ）の大きさに関する記載であることは明らかである。そして，【００１８】では球形の合金相（Ｂ）について「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相」と記載されているのであるから，【００１９】の「Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）」とは，【００１８】に記載された球形の合金相（Ｂ）の具体的組成を前提とするものといえる。したがって，当業者は，本件各訂正発明の課題を解決するに当たり，「Ｃｒの濃度分布をもつ球形の合金相（Ｂ）」との記載があることをもって，球形の合金相（Ｂ）中においてＣｒの濃度変動等があれば十分であると認識するとはいえない。
小括
以上のとおり，Ｃｒの濃度変動があるだけで，その濃度変動の程度が何ら特定されていない球形の合金相（Ｂ）を含むターゲットは，当業者が本件各訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということはできないから，Ｃｒの濃度変動の程度を何ら特定しない球形の合金相（Ｂ）を含む特許請求の範囲請求項１ないし３に記載された本件訂正発明１ないし３は，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。また，このような球形の合金相（Ｂ）を含むターゲットが，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。したがって，本件訂正発明１ないし３に係る請求項１ないし３の記載は，サポート要件を満たしているとはいえないから，請求項１ないし３に係る発明についての本件審決の判断に誤りはない。
一方，特許請求の範囲請求項４に記載された本件訂正発明４は，「中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成」を有する球形の合金相（Ｂ）である点を特定しているから，本件訂正発明４は，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。したがって，本件訂正発明４に係る請求項４の記載は，サポート要件を満たしているから，請求項４に係る発明についての本件審決の判断は誤りである。さらに，請求項５ないし８に記載された本件訂正発明５ないし８も，サポート要件を満たしているとはいえない請求項１ないし３を引用する発明を含むものである。したがって，本件訂正発明５ないし８に係る請求項５ないし８に係る発明についての本件審決の判断に誤りはない。
４結論
よって，本件訂正を認めなかった本件審決の判断は誤りであり，原告の請求は，本件審決のうち，請求項４に係る部分の取消しを求める部分は，理由があるからこれを認容することとし，本件審決のうち，請求項１ないし３，５ないし８に係る部分の取消しを求める部分は，理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      髙      部     眞規    子裁判官      柵    木    澄    子
裁判官      片    瀬        亮