２０位アルコールと反応する試薬としない試薬との間には，わずかな構造上の違いしかないから，２０位アルコールとウィリアムソン反応試薬との立体障害は予測できず，実験をしてみなければわからない。
甲１発明の反応では，過剰の塩基（ＮａＨ）と過剰の４－ブロモ－１－ブテンを反応液に加えていたため，ウィリアムソン反応（ＳＮ２反応）の進行がＥ２脱離反応による塩基と４－ブロモ－１－ブテンの不足で妨げられることなく，２０位アルコールが全部消費されたのであって，甲１にＥ２反応の記載がないことと，２０位アルコールに立体障害があるため，ウィリアムソン反応が困難であるが，ウィリアムソン反応により２０位アルコールが全部消費されたことに矛盾はない。甲２において，厳しい反応条件でもエポキシドの開環が起こらないのは，下記のとおり，低分子アルコール（アルコキシド）の酸素原子が，１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンのエポキシ環の炭素原子Ｃ２又はＣ３と反応しないことの結果である。エポキシ環は，一般に，炭素原子Ｃ２又はＣ３で反応が起こって開環しやすい。
以上によると，２０位アルコールは，４－ブロモ－１－ブテンとの反応においても，ある程度の立体障害による反応の困難性があるが，１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンは，４－ブロモ－１－ブテンのように嵩高さが低いとはいえないから，２０位アルコールと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンの炭素原子Ｃ１における反応は，立体障害による反応の困難性が予想される。また，甲２の低分子アルコールと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンの反応において，エポキシ環が開環しない（炭素原子Ｃ２，Ｃ３で反応しない）としても，そのことは，２０位アルコールと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンの炭素原子Ｃ１での反応が，立体障害に妨げられずに起こることを意味しない。
したがって，甲２を原告主張の甲１発明と組み合わせることについての積極事情は存在しない。
ウ被告中外製薬株式会社は，原告のいう技術分野の共通性，課題，作用効果の共通性のある多くの反応実験を行って，失敗を重ねてきたのであり，ＳＮ２反応である点で同じであれば，発明は容易とする原告の主張は，現実から遊離している。エ本件発明には，初めて   OＣＴの工業的な生産が可能となったという顕著な効果がある。
２取消事由２について
(1)相違点（１－ⅰ）及び（１－ⅱ）の認定の誤りについて相違点認定部分の中に一致点が含まれていても，相違点の判断において，全ての相違点が容易性判断の対象とされていれば問題はない。原告が主張するように，相違点を化合物の部分構造のレベルで認定するのが誤りであるとすると，相違点を化合物のレベルで認定することになり，「Ｅ－Ｂ」を相違点とすることになるが，そうすると，「Ｅ－」の一致点も相違点に含まれることになる。
(2)相違点（１－ⅰ）及び（１－ⅱ）の判断の誤りについてア(ｱ)甲１は，新規物質の研究の目的で２種類のビタミンＤ類似体を合成しており，工業生産を目的としておらず，甲１の合成方法に課題があることは，甲１には記載されていない。
(ｲ)本件優先日当時の当業者にとって，ＯＣＴの工業生産が目的となっていたとしても，工業生産に適した合成方法の開発において，甲１のウィリアムソン反応は変更せず，試薬の４－ブロモ－１－ブテンを別の化合物に置き換えることが唯一の研究方針ではない。
効率的な製造方法を目的として，ウィリアムソン反応ではなく，マイケル反応によるＯＣＴの製造方法の開発も行われた（甲２１）。
甲１発明から更に工業生産に適した反応法の開発を，ウィリアムソン反応による方針を維持して行う場合でも，二重結合を排除した別の化合物の採用が当然に導かれるものではない。
なお，甲３３及び３４は，いずれも，オキシラン（エチレンオキシド，エポキシド）の化合物としての物理的性質，構造について考察したものであり，二重結合とエポキシ基が一般的に類似しているとの技術常識を裏付けるものではない。イ甲１の注釈１０）における１－ハロ－３，３－エチレンジオキシブタンを用いた反応の比較対象は，１－ブロモ－３－メチルブタンではなく，１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタンであるが，審決が，前記の比較対象を１－ブロモ－３－メチルブタンと解釈したとしても，審決の結論に影響しない。ウ(ｱ)甲１には，反応試薬の分子構造から二重結合を排除するという示唆は存在しない。
臭化プレニルのように反応試薬の２位及び３位の炭素原子の間を二重結合にすれば，副生成物の生成は起こらない。
また，二重結合を排除した代わりに，エチレンオキシド（エポキシ）を２位と３位の炭素原子間に設けた試薬によって，化合物（９）とのアルキル化反応が起こるかどうかはわからない。甲１には，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンの反応が，その嵩高さが原因で失敗したとして，４－ブロモ－１－ブテンが嵩高さの問題が生じない試薬として選択されている。エチレンオキシド（エポキシ）を２位と３位の炭素原子間に設けた試薬は，嵩高さが小さいとはいえない。(ｲ)前記１(2)アのとおりであって，原告の主張する示唆は存在しない。エ甲１の反応は，４－ブロモ－１－ブテンを用いて２５－ケト誘導体（１３）を得る合成ル－トである。
鍵中間体（９）からＯＣＴに至る合成ル－トにつき，当業者が，２５－ケト誘導体（１３）の経由を必須とするWacker反応に限定されず，可能な別のル－トを検討するのであれば，それは甲１と関係ない検討事項である。また，甲１の反応につき，当業者が副生成物や収量の問題を致命的な欠陥と理解してその解消に努めるとしても，甲１の記載や示唆の範囲外のことである。さらに，審決の認定は，「所望の」が記載されていることを理由とするものではなく，４－ブロモ－１－ブテンに代えて他の試薬を用いる２５－ケト誘導体（１３）を経由しない反応についての示唆は，甲１に存在しないというだけのことである。オ甲２に記載されているエポキシ環が反応（開環）しないという知見が，本件優先日当時技術常識になっていたとはいえないことは，前記１(2)イ(ｱ)のとおりである。


カ(ｱ)審決は，甲２には，２０位アルコールのような大きな置換基を有するアルコールと１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンが実際に反応することについては記載されていないから，「収率改善の観点からみても，甲１発明の４－ブロモ－１－ブテンに代えて，甲第２号証に記載された１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンを使用する動機付けがあるとすることはできない」と認定している。
この認定に誤りはない。
(ｲ)    本件発明前，ウィリアムソン反応によるＯＣＴ側鎖導入法の開発で，反応が進んだ試薬は，４－ブロモ－１－ブテンと臭化プレニルだけである。原告が前記第３，１(2)イ(ｱ)ｄ(b)で挙げる２０位アルコールと良好に反応することが知られているハロゲン化アルキルのうち，ＯＣＴ側鎖の側鎖に使用できることが公知のハロゲン化アルキルは，４－ブロモ－１－ブテンのみであり，進行しない反応の実験結果は，論文として発表されないのであって，下記の二つの化合物は，例外的である。
(ｳ)甲３９～４３は，ウィリアムソン反応以外のＳＮ２反応についての文献であり，求核剤もアルコールではなく，甲２より意味のある文献ではない。(ｴ)甲４８は，ハロゲン化アルキルと嵩高いアルコール（（ＣＨ３）３ＣＯＨ）との反応では，置換反応が妨害されて，割合が１５％に低下し，代わりに脱離反応が起こるケースを説明している。また，甲７６には，「求核剤の立体的な混み具合が大きいならば，炭素原子への接近はずっと困難になり，この立体的影響によって求核性は低下する。」と記載されている。２０位アルコールと１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンの反応は，特殊な組合せであり，比較的単純な構造の分子を選んで説明する教科書的文献によってカバ－されるテ－マではない。
下記のとおり，本件発明の出発物質の２０位のＯＨ基の反応は，進行する場合としない場合があり，その理由は明らかになっていない。前記の実験結果によると，２５位が酸素原子を含む置換基により全て置換された炭素となっている試薬は，全く反応しないと予測される。また，反応点である２３位の隣接位である２４位の炭素原子については，下記のとおり，１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンは，２４位炭素原子が，２０位アルコールと全く反応しなかったＯＣＴ側鎖の直接導入のための下記の試薬よりも嵩高い原子で置換されているから，反応が進むことを予想させる条件がない。
キ反応時，実際の分子は常に動いているのに対し，分子模型（甲４７）での反応性の検討は，固定された構造を条件としたものであるなど，実際の反応の条件を全て考慮に入れて検討しているわけではない。
本件発明のような複雑な反応について，実験をすることなく，分子模型に基づく検討だけで反応が合理的に予測できることはない。
(3)相違点（１－ⅱ）と（１－ⅲ）を一体の相違点とした場合についての審決
の誤りについて
相違点（１－ⅱ）について，本件発明１３の容易想到性が認められないのであるから，一体の相違点についても，本件発明１３の容易想到性は認められない。甲２では，求核剤と同じアルコールを反応溶媒として使うという特異な溶媒選択をしており，溶媒を通常の非プロトン溶媒に置き換え，求核剤と同じアルコールを溶媒として使う選択をしなかったら，収率が向上するのか，悪化するのかは分からない。なお，２０位アルコールは固体の粉末であり，溶媒に使えないから，甲１発明において，求核剤と同じ反応溶媒を使うことはできない。(4)本件発明１３の効果についての判断の誤りについて被告らは，特許庁に提出した上申書（甲６９）に，「当業者は，２０－アルコールと本件試薬との反応が，工業的に満足する収率で進行しないだろうと予測したはずである。」と記載したのであって，この記載は，本件発明の反応の予測可能性を否定するものであり，本件発明の反応の予測可能性を肯定したものではない。
３取消事由３について
本件発明の請求項１３は，出発物質における「Ｚ」と製造化合物における「Ｚ」が異なる場合を含んでいないから，特許法３６条６項１号違反はない。本件発明の請求項１３の特許請求の範囲の記載は，２種類の「Ｚ」に対応した製造化合物の製造方法群であり，製造方法群に含まれる各製造方法について，同一の「Ｚ」の「出発化合物」と「中間化合物」が特許請求の範囲に記載されている。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書（甲８１）の【発明の詳細な説明】には，以下の記載がある。
ア「発明の背景
ビタミンＤおよびその誘導体は，重要な生理学的機能を有する。例えば，１α，２５－ジヒドロキシビタミンＤ３は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性，および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし，ビタミンＤ３誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。
特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために，新規ビタミンＤ誘導体が開発されている。
例えば，日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（１９８６年１１月２７日発行）は，免疫調節活性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン誘導体を開示している。さらに，日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（１９８６年１１月２７日発行）は，最終産物を製造するための２種類の方法も開示しており，一方は出発物質としてプレグネノロンを使用する方法で，他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する方法である。
１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（ＯＣＴ），即ち，１α，２５－ジヒドロキシビタミンＤ３の２２－オキサアナログ体は，強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，低いインビボカルシウム上昇作用（calcemicliability）を有する。ＯＣＴは，続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
日本特許公開公報平成６－０７２９９４（１９９４年３月１５日発行）は，２２－オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は，２０位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て，次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを含む，オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。


日本特許公開公報平成６－０８０６２６号（１９９４年３月２２日発行）は，２２－オキサビタミンＤ誘導体を開示している。この公報はまた，出発物質としての１α，３β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグネ－５，７－ジエン－２０（Ｓ又はＲ）－オールを塩基の存在下でエポキシドと反応させて２０位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含む方法を開示している。さらに，日本特許公開公報平成６－２５６３００号（１９９４年９月１３日発行）およびKubodera他（Bioorganic   ＆MedicinalChemistry   Letters，４（５）:７５３－７５６，１９９４）は，１α，３β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－５，７－ジエン－２０（Ｓ）－オールを４－（テトラヒドロピラン－２－イルオキシ）－３－メチル－２－ブテン－１－ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て，それを脱保護し，そして脱保護されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む，エポキシ化合物を立体特異的に製造する方法を開示している。しかし，上記方法は，ステロイド基の側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を導入するのに１工程より多くの工程を必要とし，従って所望の化合物の収率が低くなる。
さらに，上記文献のいずれにも，アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない。また，上記文献には，側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［４.３.０］ノナン構造（本明細書中以下においてＣＤ環構造と称する），ステロイド構造またはビタミンＤ構造は開示されていない。」（１５頁６行～１６頁１３行）
イ「本発明はさらに，以下の式   VIの構造を有する化合物の製造方法であっ
て：
（式中，ｎは１～５の整数であり;Ｒ１およびＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ１－Ｃ６アルキルであり;ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり;ＹはＯ，ＳまたはＮＲ３であり，ここでＲ３は水素，Ｃ１－Ｃ６アルキルまたは保護基であり；そしてＺは，
であり，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ８，Ｒ９，Ｒ１０，Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ１３，Ｒ１４，Ｒ１５，Ｒ１６およびＲ１７は各々独立に水素，置換または未置換の低級アルキルオキシ，アミノ，アルキル，アルキリデン，カルボニル，オキソ，ヒドロキシル，または保護されたヒドロキシルであり；そしてＲ６およびＲ７は各々独立に水素，置換または未置換の低級アルキルオキシ，アミノ，アルキル，アルキリデン，カルボニル，オキソ，ヒドロキシル，保護されたヒドロキシルであるか，または一緒になって二重結合を形成す
る）；
（a）以下の式IV:
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で以下の式Ｖまたは式Ｖ':（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式Ⅰ:
の構造を有するエポキシド化合物を製造すること；
（b）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して式VIの化合物を製造すること；および
（c）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法を提供する。」（１９頁２行～２０頁８行，化学式を記載する行は行数に数えない。以下同じ。）
ウ「本発明はまた，下記構造：
（式中，ＺはＣＤ環構造，ステロイド構造またはビタミンＤ構造を示し，これらは各々，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい）
を有する化合物を提供する。本発明に関するＣＤ環構造，ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々，特には下記する構造を意味し，これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい。ステロイド構造においては，１個または２個の不飽和結合を有するものが好ましく，５－エンステロイド化合物，５,７－ジエンステロイド化合物，またはそれらの保護された化合物が特に好ましい。ＣＤ構造，ステロイド構造，またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず，水酸基，置換または未置換の低級アルキルオキシ基，置換または未置換のアミノ基，置換または未置換のアルキル基，置換または未置換のアルキリデン基，カルボニル基およびオキソ基（＝Ｏ）などを例示することができ，水酸基が好ましい。これらの置換基は保護されていてもよい。有用な保護基は特に限定されないが，アシル基，置換シリル基および置換または未置換アルキル基を挙げることができ，アシル基および置換シリル基が好ましい。」（２５頁末行～２７頁７行）エ「式Ⅰの化合物の製造について本明細書に開示した反応の概略を以下の反応図Ａに示す。
本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは，公知化合物である。例えば，「Ｙ」がＯである場合，以下のものを出発化合物として使用することができる。･･･。
本発明による上記方法で反応物質として使用される下記構造：を有する化合物の幾つかは公知化合物であり，末端に脱離基を有するアルケニル化合物をｍ－クロロ過安息香酸（ｍ－ＣＰＢＡ）などの有機過酸と不活性有機溶媒中で反応させることにより公知の方法に従って製造することができる。「Ｅ」は脱離基を示す。本明細書で使用する「脱離基」という用語は，式IVの－ＹＨ基と反応してＨＥを脱離して－Ｙ－結合を形成することができる基を意味する。脱離基の例として･･･ハロゲン原子が好ましく，臭素原子が特に好ましい。本発明による上記反応（図Ａ）は，塩基の存在下で実施される。使用できる塩基の例としては，･･･アルカリ金属水素化物が好ましく，水素化ナトリウムが特に好ましい。
反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，･･･ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい。反応温度は適切に調節することができ，一般的には２５℃から溶媒の還流温度，好ましくは４０℃から６５℃の範囲内である。
反応時間は適切に調節することができ，一般的には１時間から３０時間，好ましくは２時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で監視することができる。」（２９頁１８行～３１頁１４行）
オ「下記構造：


を有する化合物は新規化合物であり，細胞に対する分化誘導活性および増殖阻害活性などの多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成のための有用な中間体である。」（３６頁７行～１０行）
カ「本発明は，本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロイド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｂに示す。
本発明による上記２工程の反応の工程（１）の反応は，本明細書中に既に記載した反応図Ａの方法と同様に実施できる。
工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシ化合物中のエポキシ環を開環する反応であり，これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は，工程（１）で得られたエポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの，好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものである。
還元剤の例を下記に列挙する：
リチウムアルミニウムハイドライド［ＬｉＡｌＨ４］；･･･。
工程（２）の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，ジエチルエーテル，テトラヒドロフラン（ＴＨＦ），ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ），ベンゼンおよびトルエンが挙げられ，ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。
工程（２）の反応温度は適切に調節することができ，一般的には１０℃から１００℃，好ましくは室温から６５℃の範囲内である。
工程（２）の反応時間は適切に調節することができ，一般的には３０分から１０時間，好ましくは１時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で監視することができる。
工程（２）の反応は工程（１）の後に，より具体的にはシリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製した後に実施することができ，あるいはまたそれは，工程（１）の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に還元剤を直接添加することによって実施することもできる。工程（２）を工程（１）の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され，この方法は操作上の冗長さが少ないので好ましい。」（３９頁５行～４１頁２６行）
(2)前記第２，２の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本件発明について，以下のとおり認められる。
本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造に以下のマキサカルシトール（ＯＣＴ）側鎖を有する化合物を製造する方法に関するものである。ビタミンＤ３は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性，及び免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示すが，高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示すことから，特定の疾患の治療効果を保持する一方で，付随する副作用を減少させるために，新規ビタミンＤ誘導体が開発されてきた。
従来，１α，２５－ジヒドロキシビタミンＤ３の２２－オキサアナログ体である，１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（ＯＣＴ）が開発され，強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，低いインビボカルシウム上昇作用を有していることから，続発性上皮小体機能亢進症及び乾癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
前記２２－オキサアナログ体の製造方法について，いくつかの文献が知られているが，それらの文献には，アルコール化合物を，末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されておらず，また，１工程で側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を導入するステロイド環構造又はビタミンＤ構造も開示されていない。
そこで，本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造にＯＣＴ側鎖（下記構造参照）を有する化合物の新規な製造方法を提供することを課題とするものである。
マキサカルシト－ル側鎖
本件発明１３は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の側鎖の２０位炭素原子に水酸基（－ＯＨ基）が結合した化合物（出発化合物）に，塩基の存在下で，末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物（側鎖導入試薬）を反応させて，側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を有するエポキシド化合物（中間体）を製造した後，還元剤で処理して，当該エポキシド化合物のエポキシ構造を開環して水酸基（－ＯＨ基）を形成することにより，ＯＣＴ側鎖を有するビタミンＤ誘導体又はステロイド誘導体（目的化合物）を製造する方法の発明である。
２取消事由１について
(1)甲１発明について
ア甲１の記載内容
甲１（Chem.Pharm.Bull.,   Vol.３４,No.１０,pp.４４１０－４４１３,   １９８６）には，以下のとおりの記載がある。
(ｱ)「２つのビタミンＤ３誘導体，１α－ヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（３ａ）及び１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（３ｂ）の，デヒドロエピアンドロステロン（４）からの合成が記載される。」（４４１０頁冒頭部分）
(ｲ)「この研究の続きとして我々は，デヒドロエピアンドロステロンから，１α－及び３β－tert－ブチルジメチルシリルオキシ誘導体を鍵中間体として含む新しい一連の反応によって，１α－ヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（３ａ）［１α－ＯＨ－２２－オキサ－Ｄ３］及び１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（３ｂ）［１α，２５－（ＯＨ）２－２２－オキサ－Ｄ３］を合成した。」（４４１０頁本文６行～１０行）
(ｳ)「
」（４４１０頁右下の化学式）
(ｴ)「還流キシレン中９を水素化ナトリウム（ＮａＨ）及び１－ブロモ－３－メチルブタンと２２時間反応させて，プロ－Ｄ３誘導体（１０）を収率８６％で得た。高圧水銀ランプ（４００Ｗ，Ｖｙｃｏｒフィルター）を用いてアルゴン雰囲気で，ヘキサン中の１０を光照射した後，かくして得られたプレ－Ｄ３化合物を沸騰ヘキサン中で熱異性化し，続いてテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）中，テトラブチルアンモニウムフルオライドを用いてシリル基を除去する反応を１６時間行うことにより，１α－ＯＨ－２２－オキサビタミンＤ３３ａ    を収率２４％で得た。


１０の形成と対照的に，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンまたは３，３－エチレンジオキシ－１－ヨ－ドブタンと９とのアルキル化反応は失敗した。しかし，所望の２５－ケト誘導体（１３）は以下の２段階手法によって得られた；還流キシレン中４－ブロモ－１－ブテン及び大過剰の水素化ナトリウム（ＮａＨ）とアルコール９を１８時間反応させた後，得られた二重結合の異性体（１１及び１２）の１：１混合物がワッカー（Wacker）法（触媒量の塩化パラジウム（ⅠⅠ）（ＰｄＣｌ２）及び過剰量の塩化銅（Ⅰ）（ＣｕＣｌ）と共に，ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）及び水（Ｈ２Ｏ）中，酸素雰囲気下，室温で１９時間反応に付す。）により酸化され，反応しない異性体１２と共に，９の消失量からみて収率４４％でケトン化合物（１３）を得た。テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）中，１３をメチルマグネシウムブロマイド（ＭｅＭｇＢｒ）と０℃で１時間反応させると，プロ－Ｄ３誘導体（１４）を収率７９％で得た。１４は，続いて上述したのと同じようにして光反応，熱異性化反応，及び脱保護反応に付され，１α，２５－（ＯＨ）２－２２－オキサ－Ｄ３３ｂ    を収率９％で得た。」（４４１１頁８行～２５行）
(ｵ)「
」（４４１２頁化学反応式）
(ｶ)「１０）    １α，３β－ビス（テトラヒドロピラニルオキシ）－５－アンドロステン－１７β－オールを，沸騰キシレン中で水素化ナトリウム（ＮａＨ）の存在下，１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタンとアルキル化反応させると，所望のエーテル化合物を好収率で得た。この研究の失敗は，前者と比べて１－ハロ－３，３－エチレンジオキシブタンが嵩高いからであるかもしれない。」（４４１３頁３８行～４２行）
イ甲１発明の認定
前記アのとおり，甲１には，デヒドロエピアンドロステロンから，１α－及び３β－tert－ブチルジメチルシリルオキシ誘導体を鍵中間体として含む反応によって，１α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（３ｂ）（ＯＣＴ）を合成する方法，具体的には，構造式（９）の２０位炭素原子に水酸基が結合した化合物（以下「２０位アルコール」という。）を，還流キシレン中で，４－ブロモ－１－ブテン及び大過剰の水素化ナトリウムと反応させて，構造式（１１）及び（１２）の異性体混合物を得て，この混合物をＰｄＣｌ２，ＣｕＣｌと共に，ジメチルホルムアミド及び水中で，酸素雰囲気下，室温で反応させて，構造式（１３）のケトン化合物を得て，このケトン化合物（１３）を，テトラヒドロフラン中で，メチルマグネシウムブロマイドと０℃で反応させて，構造式（１４）のプロ－Ｄ３誘導体を得て，このプロ－Ｄ３誘導体を光照射，熱異性化反応，及び，脱保護反応に付して，ＯＣＴを得る方法が記載されている。
したがって，審決の甲１発明の認定に，誤りがあるとは認められない。
(2)原告の主張について
原告は，前記第３，１(1)のとおり，甲１発明は，「甲１記載の化合物（９）を用い，ＳＮ２反応を経由して，ＯＣＴを製造する方法」と認定されるべきであると主張する。
しかしながら，甲１には，「ＳＮ２反応」という文言の記載はない。ウィリアムソン反応は，ハロゲン化アルキルとアルコキシドとのＳＮ２反応（甲３，１１，１５，８５，８６）であるところ，甲１に記載された化合物９である２０位アルコールと４－ブロモ－１－ブテンとの反応は，ウィリアムソン反応に該当する。甲１には，ウィリアムソン反応とウィリアムソン反応以外のＳＮ２反応が共通して有する技術的事項や化学的性質，すなわち，ＳＮ２反応に該当する反応全部に共通の技術的事項や化学的性質についての記載はない。また，甲１には，前記の２０位アルコールと４－ブロモ－１－ブテンとの反応とそれ以外のＳＮ２反応に共通の技術的事項や化学的性質についての記載もない。
そうすると，ウィリアムソン反応がＳＮ２反応の一種であることが技術常識であったとしても，甲１に，ウィリアムソン反応ではない反応も含むＳＮ２反応について記載されているとは認められず，また，ウィリアムソン反応ではない反応も含むＳＮ２反応が，甲１に記載されているに等しい事項であるとも認められないのであって，甲１に，「甲１記載の化合物（９）を用い，ＳＮ２反応を経由して，ＯＣＴを製造する方法」が記載されているとは認められないし，これが記載されているに等しい事項であるとも認めることはできない。
また，以上に述べたところからすると，甲１発明を原告が主張するような上位概念として認定することも相当ではない。
したがって，原告の前記主張を採用することはできない。
(3)小括
以上のとおり，審決の甲１発明の認定に誤りがあるとは認められず，原告主張の甲１発明の認定を認めることはできないから，原告主張の甲１発明の認定を前提に，本件発明１３の進歩性がないとする，原告主張の取消事由１は，その余の点を検討するまでもなく，理由がない。
３取消事由２について
(1)本件発明１３と甲１発明の相違点
ア対比
本件発明１３と前記２(1)イ認定の甲１発明とを対比すると，次の【一致点】記載の点で一致し，次の【相違点】記載の点で相違する。
【一致点】
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，ステロイド環構造，又はビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）を有する化合物を塩基の存
在下で下記構造：
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である）と反応させて下記構造：
を有する化合物を製造すること；
を含む方法」
【相違点】
（１－ⅰ）
「」


の「Ａ」に対応する部分構造が，
本件発明１３では，「下記構造：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルである）」であるのに対して，甲１発明では，「－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２」である点。
（１－ⅱ）
「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「下記構造：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチル）」（以下，前者を「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」という。）であるのに対し，
甲１発明では，
「－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２」である点。
（１－ⅲ）
本件発明１３では，「（ｂ）
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，ステロイド環構造，又はビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
を有するエポキシド化合物を還元剤で処理して，下記構造式を有する化合物を製造
すること；及び
（式中，ｎ，Ｒ１及びＲ２，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること」を含んでいるのに対し，
甲１発明では，「
を酸素雰囲気下で反応させて，以下の構造式であるケトン化合物を得て，このケトン化合物を，メチルマグネシウムブロマイドと反応させて，下記構造式
を有するプロ－Ｄ３誘導体を製造すること
」を含んでいる点。
したがって，審決の相違点の認定に誤りがあるとは認められない。
イ原告の主張について
原告は，前記第３，２(1)のとおり，審決の認定する甲１発明に基づいたとしても，相違点（１－ⅰ）及び（１－ⅱ）において，一致点とされるべき，脱離基の隣にある第１級炭素（第１ハロゲン化アルキル）も，脱離基と結合する炭素数４の直鎖も，相違点とされているから，審決の相違点の認定には誤りがあり，前記の誤りは，審決の結論に影響を及ぼす旨主張する。
確かに，前記アの相違点（１－ⅱ）には，「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造につき，「Ｅ」の隣の位置に「ＣＨ２」が存在すること，「Ｂ」の部分構造の直鎖の炭素数が４であることという一致点が含まれている。
しかしながら，化合物の構造の一致点を認定するにつき，原子単位で対比するのか，官能基単位で対比するのか，一定の部分構造で対比するのかについては，相違点の判断の対象とすべき点の判断が脱漏しなければ，事案によって適切なものを選択すれば足りると解されるのであって，本件のように，相違点の判断において，２つの化合物の反応に関する容易想到性が争点となっている事案において，一方の化合物の脱離基を除く構造全体を相違点と認定し，相違点の判断の対象とすることが，容易想到性の判断として，誤っているということはできない。したがって，原告の前記主張は，採用することはできない。
(2)本件発明１３と甲１発明の相違点の判断
ア相違点の相互関係
前記(1)アのとおり，本件発明１３と甲１発明とは，脱離基を有する側鎖形成試薬における脱離基以外の構造（相違点１－ⅱ）及び反応により得られる化合物の側鎖部分構造（相違点１－ⅰ）が，本件発明１３は「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」であるのに対し，甲１発明は「－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２」である点で相違するのであって，相違点（１－ⅱ）の「Ｂ」に対応する部分構造を，「－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２」から「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」にすると，相違点（１－ⅰ）の「Ａ」に対応する部分構造も，「－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２」から「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」になるから，まず，相違点（１－ⅱ）の判断を行う。
イ動機付け
(ｱ)原告は，相違点（１－ⅱ）につき，甲１発明に甲２に記載された事項を組み合わせること，すなわち，甲１発明の側鎖形成試薬である４－ブロモ－１－ブテン（以下「甲１の試薬」ともいう。）に代えて，甲２に記載された１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタン（以下「甲２の試薬」ともいう。）を用いることにより，本件発明１３に係る構成を容易に想到することができる旨を主張している。
そこで，甲１の試薬に代えて甲２の試薬を使用する動機付けについて検討する（各試薬の構造は下記参照）。
１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタン              ４－ブロモ－１－ブテン(ｲ)ａ甲２（Chemistry   ofHeterocyclicCompounds   ,Vol.１７,No.７,pp.６４２－６４４,１９８２）には，以下の記載がある。(a)「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール
類との反応」（６４２頁；標題）


(b)「１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類とをアルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させるとエポキシ環の関与なしにハロゲン原子の直接置換によりエポキシエーテルが生成する。α－エピハロヒドリン類と求核試薬とを反応させるとハロゲンが置換された生成物となることが知られている。これらの反応のほとんどはハロヒドリンの生成を伴う付加反応と，それに続く脱離とエポキシド基の生成により進行するものである[１]。ハロゲン原子の直接置換は，まれな場合に観察される[２]。この研究で得られた１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類との反応の研究により得られたデータはこの点に関して非常に興味深いものである。アルカリ金属アルコキシドを用いて反応が進行し，その結果，エポキシエーテルＩが好収率で得られる（表１）。ビスエポキシ化合物Ｉｊが，エチレングリコールを２当量のブロミド化合物と反応させることにより生成する。」（６４２頁本文１行～６４３頁３行）
(c)「
」（６４２頁）
(d)「
」（６４３頁３行直下の反応式）
(e)「得られたエポキシエーテル類が，アルコール性アルカリと還流したときでさえも反応しないことは興味ある知見である。」（６４３頁４行～５行）(f)「さらにエポキシドＩｅを水素化リチウムアルミニウムにより，［２］に示された方法で還元すると，４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノール（III）が得られたが，これは真正サンプルと一致した。」（６４３頁９行～１０行）(g)「４－アルコキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタン類（Ｉ）．アルコキシドの溶液［ナトリウム１．１５ｇ（５０ｍｍｏｌ）及びアルコール２５ｍｌ]を室温で２～３時間かけて５０ｍｍｏｌの１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン及び１０ｍｌのアルコールの混合物に滴下して加え，この混合物を４０－８０℃で８－１０時間撹拌した。過剰のアルコールを留去し，残渣を水で希釈して，この水性混合物をエーテルで抽出した。合成したアルコキシエーテル類についての特性値を表１に示す。」（６４３頁２０行～２５行）(h)「４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノール（III）．３０ｍｌの無水エーテル中で３．９ｇ（２５ｍｍｏｌ）の４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタン（Ｉｅ）及び１．０ｇ（２６ｍｍｏｌ）の水素化リチウムアルミニウムの混合物を３時間還流し，その後に５ｍｌの水を加えて混合物をろ過し，エーテルで洗浄して乾燥し，蒸留して沸点８３－８４℃（１０ｍｍ）の化合物III（２．１ｇ，５２．４％）を得た。ｎＤ２０１．４２９３，及びｄ４２０    ０．９６０１｛ｂｐ８２－８５℃（１０ｍｍ），ｎＤ２０１．４２９７，及びｄ４２００．９６
０３［４］｝」（６４３頁３７行～４１行）
ｂ前記ａによると，甲２には，１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンとアルコール類とを，アルカリ金属アルコキシドの存在下で，４０～８０℃で８～１０時間攪拌して反応させると，エポキシ基の関与なしに，ハロゲン原子（臭素原子を含む。）の直接置換により，エポキシエーテルが生成されることが記載され，当該アルコール類として，メタノール，エタノール，プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ブタノール等が記載されている。また，甲２には，ブタノールと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの反応における収率は５９．５％であり，その反応により得られた４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタンを，無水エーテル中で，水素化リチウムアルミニウムと共に３時間還流して，４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノールを製造したところ，収率が５２．４％であったことが記載されている。(ｳ)ａ前記２(1)のとおり，甲１には，２０位アルコールと甲１の試薬である４－ブロモ－１－ブテンの反応が記載されており，これは，ＯＣＴの製造方法における１工程であるのに対し，前記(ｲ)ｂによると，甲２には，メタノ－ル，エタノ－ル，プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ブタノール等のアルコール類と甲２の試薬である１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンとの反応，及び，ブタノールと前記の反応により得られた４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタンから，４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノールを製造したことが記載されているが，ＯＣＴの製造についての記載はないことが認められる。そうすると，甲１発明と甲２に記載された事項は，どちらも，アルコール類と第１級のハロゲン化アルキル（ＲＣＨ２－Ｘ，甲１５）との反応であり，その反応がいずれもＳＮ２反応であるという限度において，技術分野が共通するが，甲１発明は，ＯＣＴの製造方法における１工程であり，甲２に記載された事項は，ＯＣＴの製造方法における１工程ではないという点で異なる。
ｂ生成化合物の収率を上げることは，有機化学の分野における共通の課題である（甲１０）ところ，前記２(1)ア(ｴ)のとおり，甲１には，甲１発明のＯＣＴの収率は９％であることが記載されており，その収率は低いから，甲１には，甲１発明によるＯＣＴの収率を上げるという課題がある。また，前記(ｲ)ａ(c)のとおり，甲２には，アルコール類と甲２の試薬との反応によるエポキシエーテルの収率につき，４０．６～７６．４％と記載されているから，甲２に記載されている収率は，高くなく，前記のアルコール類と甲２の試薬との反応によるエポキシエーテルの収率を上げるという課題がある。
そうすると，甲１発明と甲２に記載された事項は，どちらも，その記載内容である反応の目的化合物の収率を上げるという課題があるという限度で，課題が共通するが，前記ａのとおり，甲１発明は，ＯＣＴが目的化合物であるから，ＯＣＴの収率を上げるという課題があるが，甲２に記載された事項は，ＯＣＴが目的化合物でないから，この点において，課題が異なる。


ｃ前記ａのとおり，甲１発明と甲２に記載された事項は，どちらも，アルコール類と第１級のハロゲン化アルキルとの反応であり，その反応がいずれもＳＮ２反応であるから，この限度において作用・機能が共通するが，甲１発明が，ＯＣＴの製造方法における１工程であるのに対し，甲２に記載された事項は，ＯＣＴの製造方法ではなく，反応させる出発化合物も試薬も甲１発明とは異なり，目的化合物も異なるから，甲１発明と甲２に記載された事項は，反応させる化合物も目的化合物も異なるという点で，作用が共通しないし，機能も共通しない。(ｴ)ａ(a)前記２(1)ア(ｴ)及び(ｶ)のとおり，甲１には，１α,３β－ビス(テトラヒドロピラニルオキシ)－５－アンドロステン－１７β－オールと１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタンとのアルキル化反応は好収率であったが，２０位アルコールと１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンとのアルキル化反応は失敗したこと，この失敗は，１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタンと比べて１－ハロ－３，３－エチレンジオキシブタンが嵩高いからであるかもしれないことが記載されている。
(b)ところで，甲７５（児玉三明ら訳「マクマリ－有機化学（上）第３版」（株式会社東京化学同人）１９９４年２月１０日発行）には，「ＳＮ２反応に関与する第一の因子はハロゲン化アルキルのかさ高さである。ＳＮ２反応の遷移状態では攻撃する求核試薬と基質との間で部分的に結合ができている・・・立体障害をもったかさ高い基質は入ってくる求核試薬の接近を妨害し，遷移状態に到達することが困難であると考えてもよいであろう。言い換えると，反応の遷移状態が立体障害を受け，そのエネルギ－が高いため，立体的にかさ高い基質はその炭素原子が入ってくる求核試薬による攻撃から“遮へい”されており，立体障害の少ない基質より遅く反応するはずである。」との記載があり，「ＳＮ２反応の特性」として，(a)ブロモメタン，(b)ブロモエタン，(c)２－ブロモプロパン及び(d)２－ブロモ－２－メチルプロパンにつき，コンピュータで作成した空間充塡模型を示し，「コンピューターで作製した空間充塡模型が示すように，(a)ブロモメタン・・・(b)ブロモエタン（第一級），(c)２－ブロモプロパン（第二級）および(d)２－ブロモ－２－メチルプロパン（第三級）はこの順に近づきにくくなり，ＳＮ２反応もこの順に遅くなる。」，「ハロゲン化イソプロピル・・・のように，脱離基の隣の位置で枝分かれしたアルキルは大きく反応を遅らせ，ハロゲン化tertブチル・・・のようにさらに枝分かれすると，反応は効果的に阻害される。ハロゲン化２，２－ジメチルプロピル（ネオペンチル）のように，脱離基から炭素１個離れた位置で枝分かれしたものでさえ求核置換を非常に遅くする。明らかに，ＳＮ２反応は相対的に障害の少ない部位でのみ起こり，通常はハロゲン化メチル，第一級ハロゲン化物および少数の簡単な第二級ハロゲン化物でのみ役立つ反応である。・・・ハロゲン化ビニル（Ｒ２Ｃ＝ＣＲＸ）とハロゲン化アリールは，ＳＮ２置換を試みてもまったく反応しない。このように反応性に乏しいのは，入ってくる求核試薬が背面置換を行うためには炭素－炭素二重結合の平面内で接近しなければならないので，おそらく立体的要素によるものと思われる。」と記載されている。また，甲７４（児玉三明ら訳「マクマリ－有機化学概説（第３版）」（株式会社東京化学同人）１９９６年２月７日発行）にも，甲７５と同旨の記載がある。
前記の記載によると，ＳＮ２反応に関与する第１の因子はハロゲン化アルキルの嵩高さであるが，二つの化合物がＳＮ２反応をするかは，各反応点において接近する必要があり，化合物両方の立体的要素がその反応性を左右すること，ハロゲン化ビニル（Ｒ２Ｃ＝ＣＲＸ）とハロゲン化アリールがＳＮ２反応しない原因について，おそらく立体的要素によるものと思われることが認められる。アルキル化反応に失敗した１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタン(下図左側)は，アルキル化反応に成功した１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタン(下図右側)よりも，主鎖の炭素数が一つ少なく，５員環が結合する位置が脱離基である臭素又は塩素に近い。
そうすると，反応部位である炭素原子の二つ隣の炭素原子に酸素原子が結合しているか否かが反応するかしないかに影響を及ぼしている可能性があるといえるのであって，反応部位である炭素原子の隣の炭素原子に酸素原子が結合した化合物が，エチレンジオキシ基ではなく，エポキシ基が結合しているということで，反応するかどうかは明らかでない。
また，１－クロロ－４，４－エチレンジオキシペンタンとのアルキル化反応が成功したのは，１α,３β－ビス(テトラヒドロピラニルオキシ)－５－アンドロステン－１７β－オールであり，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンとのアルキル化反応が失敗したのは，２０位アルコールであって，出発化合物が異なる。
そうすると，甲１に，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンと２０位アルコールとの反応の失敗の原因につき，「嵩高いからであるかもしれない」との記載があったとしても，直ちに，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンの５員環構造の嵩高さを軽減すれば，２０位アルコールとの反応が進むことを示唆するものとは認められない。
(c)仮に，甲１には，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンの５員環構造の嵩高さを軽減すれば，２０位アルコールとの反応が進むことを示唆する記載があるとみても，甲１において反応が成功したことが記載されている４－ブロモ－１－ブテンは，酸素原子を含む環状構造を有しないことを考え合わせれば，嵩高さを軽減した化合物として，まずは，反応部位の二つ隣の炭素原子にエチレンジオキシ基よりも嵩高くない構造が結合している化合物を想起するものといえ，環状構造を維持した試薬，しかも，その環状構造を反応部位の二つ隣の炭素原子ではなく，一つ隣の炭素原子に結合した３員環構造を有する試薬である，甲２の試薬が直ちに想起されるものとはいえない。ｂ(a)甲３３（大橋守ら訳「フェッセンデン有機化学（上）（原著第５版）」（株式会社東京化学同人）１９９５年２月１０日発行）には，「π結合をもつ化合物のＳＮ１またはＳＮ２反応で安定化を大きくするには，そのπ結合が反応する炭素の隣になければならない。それがもっと遠いと重なることができず，遷移状態を安定化させるのに役立たない。ＳＮ２反応ではπ結合のｐ軌道が脱離基および求核試薬の軌道に隣接かつ一直線に並ばなければならない。」との記載がある。


また，甲３４の１（秋葉欣哉訳「複素環化合物の化学［改訂第３版］」（化学技術出版社）昭和５５年４月１５日発行）には，エチレンオキシド（オキシラン）につき，「オキシランはｐ２結合を持つと考えられ，その’bent’結合（バナナ結合とも言われる）はＣとＯの軌道に接する弧に沿って存在する。環の・・・歪エネルギ－は・・・チイランとアジリジンに対する値と類似している。もちろん，環は容易に開く。定性的には，オキシランは共役分子の紫外吸収スペクトルに対してカルボニル（Ｃ＝Ｏ）あるいはアルケニル（Ｃ＝Ｃ）と類似の効果を及ぼす。」との記載がある。
さらに，甲３４の２の２（ウォルシュ「エチレンオキサイド，シクロプロパン，及び関連する分子の構造」Transactionsofthe   FaradaySociety   ４５(１９４９)pp.１７９－１９０の訳文）には，「エチレンオキサイド及びシクロプロパン分子・・・の顕著な特徴の多くが，固有の事実でなく互いに関連する事実であり，含まれる炭素原子の特定の原子価状態と全てつながっている。この原子価又は混成状態は，パラフィンよりもオレフィンにおいて採られる状態に近い。例えば，水素の側の炭素原子価は本質的にｓｐ２に近い。」，「エチレンオキサイドは，普通のＣ－Ｃ結合及びＣ－Ｏ結合の電子よりもオレフィンのπ電子に似た，ある程度の緊張で束縛された電子を含むと論じられるかもしれない。・・・明らかに，エポキシ基は，若干減少した共役力を有するＣ＝Ｃ結合のようにふるまい，・・・ゆえに，スペクトルデータは，エチレンオキサイド誘導体と不飽和分子との電子構造に重要な類似性があるという一般的な性質に由来する結論に合致する。」，「シクロプロパン及びエチレンオキサイドの炭素原子は，エチレンの炭素原子と，混成状態において非常に似ているという結論を強調するのが重要である。シクロプロパン及びエチレンオキサイドはＣＨ２基から形成されるとみなすことができ，このＣＨ２基の炭素原子はエチレン性の炭素原子と混成の状態が近い。」との記載がある。
（b）以上によると，反応する炭素の隣にπ結合（二重結合）があるとＳＮ２反応の遷移状態を安定化させること，エチレンオキシドが，定性的には，共役分子の紫外吸収スペクトルに対してカルボニル（Ｃ＝Ｏ）又はアルケニル（Ｃ＝Ｃ）と類似の効果を及ぼすこと，エポキシ基は，スペクトルデータにおいて，若干減少した共役力を有するＣ＝Ｃ結合のようにふるまうことが認められる。
（c）しかしながら，前記(ｳ)ｃのとおり，甲１発明は，ＯＣＴの製造方法における１工程であり，４－ブロモ－１－ブテンよりもＯＣＴの収率が高い他の試薬を探索するに当たっては，ＯＣＴ側鎖を最終的に導入することができることが重要であり，二重結合を有しない化合物であることをまず前提とすべき技術的な根拠はない。反応する炭素の隣にπ結合（二重結合）があるとＳＮ２反応の遷移状態を安定化させるのであれば，反応する炭素の隣に二重結合があり，ＯＣＴ側鎖を導入できる試薬を探索するのが合理的といえ，二重結合のない化合物を探索することにはならない。エチレンオキシド（エポキシ基）は，二重結合よりも嵩高いと考えられるのであって，前記ａ(b)及び(c)のとおり，反応点近くの分子の構造が反応性に影響を及ぼし得るともいえるから，反応部位の隣に，エポキシ基を，二重結合に代えて置くべきことを想到することができるということはできない。
ｃ前記ａ(b)のとおり，本件優先日当時，ＳＮ２反応における立体障害については，ブロモメタンなどの比較的原子の数が少ない化合物についてであっても，コンピュータで作成された空間充塡模型をもって検討されていたのであって，より複雑な構造の化合物が，溶媒中で構造を変化させつつ運動しながら他の化合物と反応する場面において反応性を予測し得たことを認めるに足りる証拠はない。むしろ，「合成化学反応では出発物質，試薬の選択が目的の遂行上必要であり，したがって生成物の構造も大方予測がつき，・・・しかし，有機反応はしばしば思わぬ方向に進むことがあり，生成物が予期しない構造に変化することがある。」（甲１５，山川浩司ほか編「有機化学（改訂第２版）」（株式会社南江堂）１９９３年４月１日発行）と認められる。したがって，反応させる化合物の分子の構造のみから，実験を行うことなく，目的化合物の反応が進行するかを，当業者が確実に予測できたとはいえない。
以上のとおりであって，甲１の記載中に，甲１発明に甲２の試薬を適用することにつき，示唆があるとは認められない。
ｄ(a)甲２には，前記(ｲ)のとおり，アルコール類と甲２の試薬との反応が記載されているものの，２０位アルコールやビタミンＤ構造を有するアルコール類との反応は記載されておらず，甲２の試薬を，これらの化合物と反応させることにつき，記載も示唆もない。
(b)甲２には，前記(ｲ)のとおり，ブタノールと甲２記載の試薬とを反応させて得られる４－ブトキシ－２－メチル－２，３－エポキシブタンから４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノールを製造する方法が記載されているが，４－ブトキシ－２－メチル－２－ブタノールの部分構造がＯＣＴ側鎖と共通するとしても，前記(a)のとおり，甲２には，甲２の試薬を２０位アルコールやビタミンＤ構造を有するアルコール類と反応させることについて，記載も示唆もないから，前記記載から，甲１発明に甲２の試薬を適用することが示唆されるわけではない。ｅそうすると，甲１発明において，甲１の試薬に代えて，甲２の試薬を適用する動機付けがあるとはいえず，当業者が，本件発明１３の構成を，甲１発明に甲２に記載された事項を適用することにより，容易に想到することができたとは認められない。
本件発明１３の構成につき，当業者が容易に想到することができたとはいえない以上，本件発明１３を更に限定した本件発明１４～２８の構成についても，当業者が容易に想到することができたということはできない。
ウ原告の主張について


(ｱ)原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｂのとおり，甲１発明と甲２に記載された事項とは，技術分野，課題，作用・機能が共通する旨主張する。しかしながら，甲１発明と甲２に記載された事項の技術分野，課題，作用・機能が共通するのは，前記イ(ｳ)ａ～ｃのとおり，アルコール類と第１級のハロゲン化アルキルとの反応であり，その反応がいずれもＳＮ２反応であるという限度においてである。アルコール類も第１級のハロゲン化アルキルも多数存在し（甲２，１１，１５），ＳＮ２反応をする化合物は，ウィリアムソン反応の対象となる化合物に限られない（甲２，３，１１，１５，８５，８６）にもかかわらず，前記の限度での共通性をもって，甲１発明に甲２に記載された事項を適用する動機付けと認めることはできない。
(ｲ)ａ原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｃ(a)のとおり，甲１には，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンをより嵩高くない構造にする示唆があり，そのためには，臭素に結合した炭素数４の直鎖アルキルの構造を変えることなく，酸素が２つ含まれる５員環の環状エーテル部分の嵩高さを低減するしかなく，１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンは，この条件に当てはまる旨主張する。
しかしながら，甲１に，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンと２０位アルコールとの反応の失敗の原因につき，「嵩高いからであるかもしれない」との記載があったとしても，１－ブロモ－３，３－エチレンジオキシブタンの５員環構造の嵩高さを軽減すれば，反応が進むことを示唆するものとは認められないこと，仮にこのような示唆があるとみても，前記の「嵩高さを低減した化合物」として，甲２の試薬が直ちに想起されるものとはいえないことは，前記イ(ｴ)a(b)及び(c)のとおりであるから，１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンが原告主張の条件に当てはまるとしても，甲１発明に甲２に記載された事項を適用する動機付けになると認めることはできない。
ｂ原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｃ(b)のとおり，２０位アルコールがＳＮ２反応を良好に進行させる求核試薬であることは，本件優先日当時，周知の事実であったし，第２級アルコールであれば，ウィリアムソン反応に用いることができ，そのＳＮ２反応性は変わらないことは技術常識である旨主張する，しかしながら，甲３（大橋守ら訳「フェッセンデン有機化学（上）（原著第５版）」（株式会社東京化学同人）１９９５年２月１０日発行）には，ウィリアムソン反応につき，「Williamson合成に用いることができるアルコキシドイオンにはあまり制限がない。メチル，第一級，第二級，第三級，アリル，ベンジルのアルコキシドならすべてよい。」と記載されているのであるから，特に２０位アルコールがＳＮ２反応であるウィリアムソン反応に適した求核試薬であるとは認められず，この認定に反する証拠はない。また，前記イ(ｴ)ａ(b)のとおり，反応する化合物両方の立体的要素がその反応性を左右するのであって，２０位アルコールと特定の化合物とのＳＮ２反応性から，２０位アルコールと他の化合物とのＳＮ２反応性を予測できたとは認められないし，第２級アルコールであれば，どのような化合物とのＳＮ２反応においても，反応性の点で区別がないとも認められない。したがって，原告の主張は，甲１発明に甲２の試薬を適用する示唆があることを裏付けるに足りない。
ｃ原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｃ(c)のとおり，甲２の試薬が，厳しい反応条件下でも，エポキシ環が開環することなく，ＳＮ２反応することは，本件優先日当時，技術常識であり，甲１発明におけるアルキル化反応は厳しい反応条件であるから，前記技術常識は，甲１発明に甲２の試薬を適用する積極的事情になる旨主張する。
しかしながら，証拠（甲１２，４８）及び弁論の全趣旨によると，反応条件は，反応性と目標とする収率に応じて当業者が適宜選択するものであると認められるのであって，甲１において，厳しい反応条件下での反応が記載されており，甲２において，甲２の試薬が厳しい反応条件下でエポキシ環が開環することなく反応することが記載されていたとしても，甲１発明に甲２の試薬を適用することの動機付けになるとはいえない。
ｄ原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｃ(d)のとおり，甲１は反応に有利な溶媒を使用しており，甲２の実験は，最適化されていない条件下で行われているから，甲２の溶媒を甲１の溶媒に変えれば，収率が高くなるのであって，甲２の試薬を甲１発明に適用すれば，ＳＮ２反応に有利な溶媒中での反応になるため，甲１発明に甲２に記載された事項を適用する示唆がある旨主張する。しかしながら，証拠（甲１０，１２，５１，７２）及び弁論の全趣旨によると，有機合成における溶媒は，反応における目的化合物や実施可能な反応条件，ＳＮ２反応においては求核試薬に対する影響，製造コスト，安全性等を考慮して選択されるものであると認められるのであって，甲１の溶媒が甲２の溶媒より有利なものであることが，甲１発明に甲２の試薬を適用する示唆となるということはできない。
ｅ原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｃ(e)のとおり，甲１発明では，ＯＣＴ側鎖の形成に３工程を要するのに対し，甲２では２工程で可能である旨主張する。


しかしながら，ＯＣＴ側鎖を２工程で形成し得るのは，甲１発明に甲２の試薬を適用した結果である。甲２には，ＯＣＴ側鎖の形成についての記載はないから，甲１発明に甲２の試薬を適用するとの動機付けとなるものではない。ｆ原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｃ(f)のとおり，１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンが種々の求核試薬とＳＮ２反応することは技術常識であり，ウィリアムソン反応がエーテルの製法に用いる最も一般的な方法であることは，技術常識である旨主張するが，前記ｂのとおり，反応する化合物両方の立体的要素がその反応性を左右するのであって，甲２から，甲２の試薬と甲２のアルコール類以外の求核試薬とのＳＮ２反応性を予測できたとは認められないから，甲１発明に甲２の試薬を適用する示唆があることを裏付けるに足りない。ｇ原告は，前記第３，２(2)イ(ｲ)のとおり，甲２の試薬に代えて，二重結合を有さない類似の性質の化合物を用いる動機付けがあり，このような化合物の候補として，エポキシを２位及び３位の炭素の位置に設けることも想起される旨主張するが，前記イ(ｴ)ｂのとおり，原告の主張は，採用することができない。ｈ原告は，前記第３，２(2)イ(ｳ)のとおり，１－ハロ（ブロモ）－３，３－エチレンジオキシブタンの嵩高さを低減すれば，目的のエーテル化合物を高収率で得られるとの示唆がある旨主張するが，前記イ(ｴ)ａのとおり，原告の主張は，採用することができない。
(ｳ)原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｄのとおり，甲１の２０位アルコール（９）と甲２の試薬との反応において，立体障害はなく，甲１発明に甲２に記載された事項を適用するにつき，阻害要因はない旨主張する。しかしながら，反応させる化合物の分子の構造のみから，実験を行うことなく，目的化合物の反応が進行するかを，当業者が確実に予測できたとはいえないことは，前記イ(ｴ)ｃのとおりである。
原告は，分子模型（甲４７）により，前記主張が裏付けられている旨の主張もするが，各原子の大きさを持った球を結合させて分子を作る空間実体模型は，「反応時の立体障害を見積もるのに便利である」とされている（甲５２，５３）ものの，実験をせずとも，分子模型により立体障害を見積もることにより，反応性を確実に予測できるとは認められない。
また，原告は，臭化プレニルと２０位アルコールは良好に反応するところ，臭化プレニルと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンは，ＳＮ２反応における立体障害又は嵩高さの程度も同程度である旨主張するが，臭化プレニルと２０位アルコールが良好に反応する旨記載されている文献（甲２９）は，平成１６年の文献である上，既に判示したところに照らすと，当業者が，臭化プレニルと１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンがＳＮ２反応における立体障害又は嵩高さの程度が同程度であると考えると認めることもできない。(ｴ)原告は，前記第３，１(2)イ(ｱ)ｅのとおり，本件発明では，高収率でＯＣＴが合成されるわけではなく，本件発明１３には，顕著な効果が存在しない旨主張する。
しかしながら，そもそも，前記のとおり，当業者は，本件発明１３の構成を容易に想到することができなかったのであるから，本件発明１３の奏する効果も当業者が予測し得なかったものといえる。
また，前記第２の２の認定事実及び前記１(1)アによると，本件発明の効果は，ＯＣＴの新たな製造方法を提供することにあると認められるところ，本件明細書に記載された実施例には，反応しなかった例も記載されているが，実施例５では収率９３％，実施例６では９３．７％と記載されているのであって（甲８１），上記の本件発明の効果を奏することが認められる。
なお，原告は，甲６９を根拠に，被告らが，当業者が２０位アルコールと甲２の試薬が反応することを予測できると認めている旨主張するが，原告の指摘する記載は，「そして，さらに，種々のアルキルハライドと２０－アルコールとの反応に過酷な条件を要するという実験事実，および，本件試薬と単純なイソプロパノ－ルとの反応が５０％程度しか進行していないということから，当業者は，２０－アルコールと本件試薬との反応が，工業的に満足する収率で進行しないだろうと予測したはずである。」（甲６９，８頁下から５行～末尾）というものであって，その直前には，「２０－アルコールと４－ブロモ－１－ブテンとの反応に過酷な条件が必要であるという実験結果を知れば，当業者は，本件で問題となっている１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンと２０－アルコールとの反応に関して，４－ブロモ－１－ブテンよりも，１－ブロモ－３－メチル－２，３－エポキシブタンの方が，立体障害が大きいことを，分子模型を用いて容易に推測したはずであり，したがって，本件訂正発明の反応が進行するとは考えなかったはずである。」との記載（甲６９，８頁下から１１行～６行）があるから，前記記載をもって，被告らが，「当業者が２０位アルコールと甲２の試薬が反応することを予測できると認めている」と評価することはできない。
(ｵ)したがって，原告の前記主張は，いずれも採用することができない。
エ小括
以上のとおりであって，相違点（１－ⅱ）につき，当業者が，甲１発明に甲２に記載された事項を組み合わせることにより，本件発明１３の構成を容易に想到することができたとは認められない。
相違点（１－ⅱ）及び（１－ⅲ）を一体の相違点とみたとしても，相違点(１－ⅱ)につき，当業者が，甲１発明に甲２に記載された事項を組み合わせることにより，本件発明１３の構成を容易に想到することができたとは認められない以上，相違点（１－ⅱ）及び（１－ⅲ）について，当業者が，甲１発明に甲２に記載された事項を組み合わせることにより，本件発明１３の構成を容易に想到することができたとは認められない。
この点について，原告は，前記第３，２(3)のとおり主張するが，甲１発明に甲２に記載された事項を組み合わせることにより，本件発明１３の構成を容易に想到することができないから，同ア及びウの主張は，その前提を欠くものであり，同エの主張が認められないことは，前記ウ(ｲ)ｄのとおりであり，同イの主張も，上記認定を左右するものではない。
したがって，当業者は，本件発明１３を，容易に想到することができたとはいえない。


また，当業者が，本件発明１３を容易に想到することができたとはいえない以上，本件発明を更に限定した本件発明１４～２８についても，当業者が容易に想到することができたとはいえない。
したがって，原告主張の取消事由２は，理由がない。
４取消事由３について
(1)本件発明１３における「Ｚ」の構造について前記第２，２のとおり，本件発明１３は，「Ｚ」の構造を含む化合物を別の化合物と反応させ，「Ｚ」の構造を含むエポキシド化合物を製造し，そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造することを含む方法の発明であり，本件発明の【請求項１３】においては，「Ｚ」の構造について，まず，目的化合物の部分構造として，
「式
のステロイド環構造，又は式
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」と定義され，次に，反応前の出発化合物の部分構造として，「Ｚは上記の定義の通りである」と定義され，反応後のエポキシド化合物の部分構造としては，特段の定義はないことが認められる。また，本件明細書には，「Ｚ」のほか，「Ｚ’」，「Ｚ’’」及び「Ｚ’’’」の各部分構造について，それぞれ別の定義が記載されており，「Ｚ’」の部分構造を有する化合物の製造方法として，「Ｚ’’」の部分構造を有する化合物を，別の化合物と反応させて，「Ｚ’’」の部分構造を有するエポキシド化合物を製造し，「Ｚ’’」の部分構造を「Ｚ’」の部分構造に転換させるような条件下で紫外線照射及び熱異性化に付すること，「Ｚ’’’」の部分構造を有する化合物を，別の化合物と反応させて，「Ｚ’’’」の部分構造を有するエポキシド化合物を製造し，還元した後，「Ｚ’’’」の部分構造を，「Ｚ’」の部分構造に転換させるような条件下で，構築ブロックと反応させて，「Ｚ’」の部分構造を製造することが記載されていると認められる（甲８１の添付書類の２０頁～２４頁）。
以上のとおり，本件明細書においては，「Ｚ’」，「Ｚ’’」又は「Ｚ’’’」に対応する部分構造を，目的化合物の製造工程で，異なる化合物にする場合は，「’」を増減することにより書き分けられていることが認められる。そうすると，前記の【請求項１３】に記載された３つの「Ｚ」のうち，２番目及び３番目の「Ｚ」につき，「Ｚ’」や「Ｚ’’」などの「Ｚ」とは同じ構造ではないことを示す記載がなく，初出の「Ｚ」の構造の定義とは別の「Ｚ」の構造を定義する記載もないのに，初出の「Ｚ」の構造と別の構造であると解することはできず，本件発明１３における「Ｚ」の構造は，同じものであると認められる。したがって，本件発明１３において出発化合物と製造化合物の「Ｚ」が異なる場合は含まれていない旨の審決の判断に誤りはなく，本件発明１３～２８が特許法３６条６項１号に適合するものではないとはいえない旨の審決の判断にも誤りはない。
(2)原告の主張について
原告は，前記第３，３のとおり，本件発明１３は，工程（ｃ）の後に更なる工程を行ってもよい内容となっており，製造化合物の「Ｚ」と出発化合物の「Ｚ」とが同一のものに限定されるとの前提にはなっていないのであって，出発化合物の「Ｚ」と製造化合物の「Ｚ」が同一でない場合も，本件発明の範囲内にあるから，本件発明１３において出発化合物と製造化合物の「Ｚ」が異なる場合は含まれていないという審決の判断は誤っており，これを前提とする審決のサポート要件の判断も誤っている旨主張する。
しかしながら，前記(1)のとおり，本件発明１３における「Ｚ」の構造が同じものではないと解することはできない。本件発明１３が，工程（ｃ）の後に更なる工程を行ってもよい内容であるとしても，前記認定を左右しない。本件明細書（甲８１の添付書類の４２～４３頁）には，ステロイド化合物からビタミンＤ化合物を合成すること，及び，ＣＤ環化合物からビタミンＤ化合物を合成することは，慣用的方法で実施できることが記載されており，「反応図Ｃに示した方法の一部又は全部は本発明の範囲内であるものと理解すべきである」との記載があるが，この記載における「本発明」が本件発明１３であることは記載されておらず，前記(1)のとおり，本件明細書には，「Ｚ’」の部分構造を有する化合物の製造方法として，「Ｚ’’」の部分構造を有する化合物を，別の化合物と反応させて，「Ｚ’’」の部分構造を有するエポキシド化合物を製造し，「Ｚ’’」の部分構造を「Ｚ’」の部分構造に転換させるような条件下で紫外線照射及び熱異性化に付することなども記載されているのであって，前記の「反応図Ｃに示した方法の一部又は全部は本発明の範囲内であるものと理解すべきである」という記載をもって，本件発明１３における「Ｚ」の部分構造が出発化合物と製造化合物において異なるものであることを裏付けるものとはいえない。
したがって，原告の前記主張は採用することができない。
(3)小括
以上のとおりであって，本件発明１３～２８が特許法３６条６項１号に適合するものでないとはいえない旨の審決の判断には誤りはなく，原告主張の取消事由３は，理由がない。
第６結論
よって，原告主張の取消事由は，いずれも理由がない。他に前記判断を覆すに足りる主張・立証はない。
以上の次第で，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森   義之
裁判官
中村   恭
裁判官
森岡礼   子


平成２７年６月９日判決言渡
平成２６年(行ケ)第１０２２５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年５月２６日
判       決
原            告     日鉄住金ロールズ株式会社訴訟代理人弁理士     影    山    秀    一
倉    地    保    幸
被            告      株式会   社フジ   コー訴訟代理人弁護士     田    中    雅    敏
髙    山    大    地
鶴              利    絵
宇加    治    恭    子
柏    田    剛    介
新    里    浩    樹
浦    川    雄    基
小    栁    美    佳
池    辺    健    太
西    森    正    貴
堀    田    明    希
弁理士      有    吉    修一    朗
森    田    靖    之
細    見    吉    生
主       文
１特許庁が無効２０１３－８０００４０号事件について平成２６年８月２５日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は，①進歩性判断（相違点の判断）の是非及び②実施可能要件の充足の有無である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は，名称を「熱間圧延用複合ロール及びその製造方法」とする発明についての本件特許（特許第４９２２９７１号）の特許権者である。本件特許は，平成２０年３月７日に出願した特願２００８－５８４０９号に係るものであり（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法３０条１項適用〔以下，単に「３０条１項」という。〕，平成１９年１１月１日），平成２４年２月１０日に設定登録（請求項の数９）がされた。
（甲１８，１９）
(2)無効審判請求
原告は，平成２５年３月１５日付けで本件特許の請求項１～９に係る発明について無効審判請求をし（無効２０１３－８０００４０号），被告は，平成２５年６月３日付けで請求項１～９を訂正する訂正請求をしたが（請求項３については削除して欠番とし，訂正後の請求項の数は８），特許庁は，平成２６年１月７日，「訂正を認める。特許第４９２２９７１号の請求項１ないし２，４ないし９に係る発明についての特許を無効とする。」との審決の予告をした。
被告は，平成２６年３月１７日付けで請求項１～９を訂正する訂正請求をしたところ（請求項３，９については削除し，請求項３は欠番として，訂正後の請求項の数は７。本件訂正），特許庁は，平成２６年８月２５日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年９月４日，原告に送達された。
（甲２０，２２，２３，２８～３０，３４）
２本件訂正発明の要旨
本件訂正後（本件訂正後の明細書と図面を併せて「本件訂正明細書」といい，上記平成２５年６月３日付け訂正前の明細書と図面を併せて「本件明細書」という。）の本件特許の請求項１，２，４～８の発明（以下，請求項の番号に従って「本件訂正発明１」のようにいい，すべてを併せて「本件訂正発明」という。）に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。（甲３０）
(1)本件訂正発明１
「金属製の中空式冷却型の上部内側面に冷却緩衝材を有する組合せモールドの内部に，鋼を素材とする中実又は中空の芯材を同心垂直に挿入し，該芯材の外周の環状空隙部に溶湯を注入して該芯材を連続的に降下させ，該芯材の外表面に前記溶湯を溶着させながら冷却により凝固させ，該芯材の外周に肉盛層を形成した後，熱処理と機械加工を行って製造される，棒鋼，線材，あるいは形鋼の粗圧延のた
めの熱間圧延用複合ロールであって，
圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労き裂が起点となってロール表面が損傷することを防止するため，前記溶湯は，Ｃ：１.０質量％以上２.０質量％以下，Ｓｉ：０.２質量％以上２.０質量％以下，Ｍｎ：０.２質量％以上２.０質量％以下，Ｖ：４.０質量％以上８.０質量％以下，Ｃｒ：２.０質量％以上５.０質量％以下，Ｍｏ及びＷのいずれか１種の量又は２種の合計量を２.０質量％以上８.０質量％以下，及びＴｉ：０.０５質量％以上０.３０質量％以下含有し，残部がＦｅ及び不可避的不純物元素か
らなり，
かつ，前記肉盛層に晶出したＭ２Ｃ，Ｍ６Ｃ，及びＭ７Ｃ３のいずれか１種又は２種以上からなる金属炭化物の占有率を３.０面積％以下，及び前記金属炭化物のサイズと前記肉盛層の二次デンドライト組織の結晶粒サイズを，それぞれ５０μ
ｍ以下に微細化するとともに，
前記熱処理により，前記肉盛層の硬さを，ショアー硬さ：４５以上７０未満，かつ破壊靱性値ＫＩＣ又は疲労破壊靱性値ＫＩＣｆ：３５ＭＰａ・ｍ０.５以上としたことを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」
(2)本件訂正発明２
「請求項１記載の熱間圧延用複合ロールにおいて，前記溶湯は，更に，Ｎｉ：１.０質量％以上５.０質量％以下，Ｃｏ：１.０質量％以上５.０質量％以下，及びＮｂ：０.０２質量％以上０.２０質量％以下のいずれか１種又は２種以上を含有することを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」
(3)本件訂正発明４
「請求項１及び２のいずれか１項に記載の熱間圧延用複合ロールにおいて，大気雰囲気のもと９００℃で２４時間保持した場合，酸化による前記肉盛層の重量増加量が，１時間あたり１６ｇ/ｍ２以下の耐高温酸化特性を有することを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」
(4)本件訂正発明５


「請求項１及び２のいずれか１項に記載の熱間圧延用複合ロールにおいて，大気雰囲気のもと８００℃で１５分間の熱間摩耗試験を行った場合，前記肉盛層の熱間摩耗量が８ｍｇ以下である耐熱間摩耗特性を有することを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」
(5)本件訂正発明６
「請求項１及び２のいずれか１項に記載の熱間圧延用複合ロールにおいて，８００℃の温度からの急冷に対し，前記肉盛層の表層部にき裂が発生しない耐熱衝撃特性を有することを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」
(6)本件訂正発明７
「請求項１及び２のいずれか１項に記載の熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材，又は形鋼からなる鋼材の熱間圧延における粗圧延に適用した場合，該熱間圧延による純摩耗損耗量が，前記鋼材の圧延量１００００トンにつき０.６ｍｍ以下であることを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」
(7)本件訂正発明８
「請求項１，２，４，５または６のいずれか１項に記載の熱間圧延用複合ロールを製造する方法であって，前記組合せモールドとして，前記冷却緩衝材が黒鉛の銅製水冷モールドを使用し，前記芯材を１０ｍｍ/分以上１５０ｍｍ/分以下の範囲の速度で引抜くことを特徴とする熱間圧延用複合ロールの製造方法。」
３審決の理由の要点
(1)本件訂正の適否
ア訂正の内容
以下，実質的に削除された部分を下線と[]で示すことにより，訂正の内容を明らかにすることがある。
(ｱ)訂正事項１～６
＜省略＞
(ｲ)訂正事項７
「【００４９】比較例１，２の代表的な光学顕微鏡写真（ＡＭ）と，実施例１～５の代表的な光学顕微鏡写真を，図２（Ａ），（Ｂ）にそれぞれ示すが，比較例と実施例の金属組織は共に，微細な粒状のＭＣ金属炭化物が主体となっていた。しかし，比較例は実施例と比較して，大きな板状（もしくは層状）のＭ２Ｃ，Ｍ６Ｃ，及びＭ７Ｃ３のいずれか１種又は２種以上からなる金属炭化物（図２（Ａ），（Ｂ）中の黒部分）が多く晶出していた。ここで，実施例１～５[，比較例１，２，及び参考例]]について，晶出した金属炭化物（ＭＣ炭化物，Ｍ２Ｃ炭化物，及びその合計値）の占有率と，結晶粒サイズ（２－ＤＡＳ，ＭＣ炭化物，及びＭ２Ｃ炭化物）の測定結果を，それぞれ表３に示す。」
(ｳ)訂正事項８
本件明細書の【００５０】【表３】の比較例１，比較例２及び参考例の「金属炭化物（面積％）」及び「結晶粒サイズ（μｍ）」欄の数値を，いずれも，削除する。
(ｴ)訂正事項９
「【００５１】表３に示すＭＣ炭化物の占有率は，実施例１～５のいずれについても[比較例１，２より]高く，Ｍ２Ｃ炭化物（Ｍ２Ｃ，Ｍ６Ｃ，及びＭ７Ｃ３のいずれか１種又は２種以上からなる金属炭化物が存在するが，主としてＭ２Ｃ金属炭化物）の占有率は[，比較例１，２と比べて極端に]低減できることを確認できた。なお，実施例１～５は，Ｍ２Ｃ炭化物の占有率をいずれも３.０面積％以下に低減できた。」
(ｵ)訂正事項１０
「【００５２】また，実施例１～５の２－ＤＡＳ（二次デンドライト組織のアームの間隔，即ち二次デンドライト組織の結晶粒サイズ）は，[いずれも比較例１，２，及び参考例より小さく，]５０μｍ以下にできることを確認できた。更に，実施例１～５のＭ２Ｃ炭化物の結晶粒サイズは，[いずれも比較例１，２，及び参考例よりも小さく，]３０μｍ以下にできることを確認できた。」
イ訂正事項の判断
(ｱ)訂正事項１～６
＜省略＞
(ｲ)訂正事項８
①[1]本件特許出願時に特許法３０条１項の適用を受けるために示した文献である「フジコー技報－ｔｓｕｋｕｒｕＮｏ．１５（２００７）」（甲１５。審決では乙２。）のＦｉｇ.５におけるＡＭ又はＢＭの組織写真から観察される内容とＴａｂｌｅ２の「Ｃａｒｂｉｄｅｖｏｌ（％）」及び「Ｓｉｚｅｏｆ    ｇｒａｉｎａｎｄ    ｃａｒｂｉｄｅ（μｍ）」欄に記載されるＡＭ又はＢＭについての各数値とは，それぞれ合致している。
[2]本件明細書の【図２】における（Ａ）ＡＭ（比較例における代表的なもの）又は（Ｂ）ＢＭ（実施例における代表的なもの）の組織写真は，甲１５のＦｉｇ.５におけるＡＭ又はＢＭの組織写真にそれぞれ対応する。
[3]本件明細書の【表３】に実施例３として示される「金属炭化物（面積％）」及び「結晶粒サイズ（μｍ）」の数値は，甲１５のＴａｂｌｅ２に示されるＢＭの数値と合致する。
[4]本件明細書の【表３】に比較例として示される「金属炭化物（面積％）」及び「結晶粒サイズ（μｍ）」の数値は，甲１５のＴａｂｌｅ２に示されるＡＭ（審決に「ＢＭ」とあるのは，「ＡＭ」の誤記と認める。）の数値と大きく相違しており，また，本件明細書の【図２】の（Ａ）ＡＭの組織写真から観察される内容と合致していない。
[5]以上によれば，本件明細書において，甲１５のＴａｂｌｅ２のＡＭに係る数値は誤りであると推認される。


②本件明細書の【表３】において参考例とされる「日本機械学会論文集（Ａ編）第７０巻６９４号（２００４）８５８－８６４頁『熱間圧延におけるハイス系白鋳鉄ロールのき裂伝ぱについての解析』」（甲１０）には，熱間圧延用のハイス系白鋳鉄ロールが記載されるものの，「金属炭化物（面積％）」及び「結晶粒サイズ（μｍ）」の数値についての記載はない。
③したがって，本件明細書の【表３】の比較例１，比較例２及び参考例の「金属炭化物（面積％）」及び「結晶粒サイズ（μｍ）」の数値を削除する訂正は，誤記の訂正を目的とするものに該当する。そして，この訂正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，また，実質上，特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
(ｳ)訂正事項７，９，１０
これら訂正は，訂正事項８における【表３】の訂正に伴い，【表３】についての記載を整合させるためのものであり，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。そして，この訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，また，実質上，特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
(ｴ)小括
本件訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書きに掲げる事項を目的とするものに該当し，同条９項で準用する同法１２６条５項及び６項の規定に適合するので，適法な訂正と認める。
(2)進歩性の有無
甲１：特開２００２－３４６６１３号公報
甲２：特開平３－５６６４２号公報
甲３：特開平５－９８３９２号公報
甲４：特公昭４４－４９０３号公報
甲５：特開平６－１２２９３７号公報
甲６：特開平７－６８３０４号公報
甲７：特開２０００－２８２１８０号公報
甲１１：特開２００２－１０５５７９号公報
甲１２：特開２００１－１２３２４０号公報
甲１３：特開平５－２３０５９７号公報
ア甲１発明
甲１には，次の発明（甲１発明）が記載されている。
「モールドの内部に，鋼を素材とする中実又は中空の芯材を同心垂直に挿入し，該芯材の外周の環状空隙部に溶湯を注入して該芯材を連続的に降下させ，該芯材の外表面に前記溶湯を溶着させながら冷却により凝固させ，該芯材の外周に肉盛層を形成した後，熱処理と機械加工を行って製造される，仕上げタンデム圧延機群の後方３基の圧延機に作動ロールとして組み込まれる熱間圧延用複合ロールで
あって，
前記溶湯は，Ｃ：１.０～３.０％，Ｓｉ：０.２～２.０％，Ｍｎ：０.２～２.０％，Ｖ：３.０～１０.０％，Ｃｒ：３.０～１０.０％およびＭｏ，Ｗの１種または２種を２.０～１０.０％含有し，残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり，かつ，前記肉盛層に晶出したＭ７Ｃ３，Ｍ２ＣもしくはＭ３Ｃ炭化物の面積率が１０％以下である熱間圧延用複合ロール。」
イ本件訂正発明１と甲１発明との一致点
「モールドの内部に，鋼を素材とする中実又は中空の芯材を同心垂直に挿入し，該芯材の外周の環状空隙部に溶湯を注入して該芯材を連続的に降下させ，該芯材の外表面に前記溶湯を溶着させながら冷却により凝固させ，該芯材の外周に肉盛層を形成した後，熱処理と機械加工を行って製造される熱間圧延用複合ロールで
あって，
前記溶湯は，Ｃ：１.０質量％以上２.０質量％以下，Ｓｉ：０.２質量％以上２.０質量％以下，Ｍｎ：０.２質量％以上２.０質量％以下，Ｖ：４.０質量％以上８.０質量％以下，Ｃｒ：３.０質量％以上５.０質量％以下，Ｍｏ及びＷのいずれか１種の量又は２種の合計量を２.０質量％以上８.０質量％以下含有し，残部がＦｅ及び不可避的不純物元素からなる熱間圧延用複合ロール。」
ウ本件訂正発明１と甲１発明との相違点
(ｱ)相違点１
熱間圧延用複合ロールが，本件訂正発明１では，「棒鋼，線材，あるいは形鋼の粗圧延のため」の，「圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労亀裂が起点となってロール表面が損傷することを防止するため」のものであるのに対し，甲１発明では，「仕上げタンデム圧延機群の後方３基の圧延機に作動ロールとして組み込まれる」ものである点。
(ｲ)相違点２
モールドが，本件訂正発明１では，「金属製の中空式冷却型の上部内側面に冷却緩衝材を有する組合せモールド」であるのに対し，甲１発明では，それが明らかではない点。
(ｳ)相違点３
本件訂正発明１では，溶湯に，Ｔｉを０.０５質量％以上０.３０質量％以下含有するのに対し，甲１発明では，それが明らかではない点。
(ｴ)相違点４
本件訂正発明１では，「前記肉盛層に晶出したＭ２Ｃ，Ｍ６Ｃ，及びＭ７Ｃ３のいずれか１種又は２種以上からなる金属炭化物の占有率を３.０面積％以下，及び前記金属炭化物のサイズと前記肉盛層の二次デンドライト組織の結晶粒サイズを，それぞれ５０μｍ以下に微細化するとともに，前記熱処理により，前記肉盛層の硬さを，ショアー硬さ：４５以上７５以下，かつ破壊靱性値ＫＩＣ又は疲労破壊靱性値ＫＩＣｆ：３０ＭＰａ・ｍ０.５以上とした」のに対し，甲１発明では，「前記肉盛層に晶出したＭ７Ｃ３，Ｍ２ＣもしくはＭ３Ｃ炭化物の面積率が１０％以下」である点。
エ相違点の判断
(ｱ)相違点１について


①本件訂正発明１は，[1]棒鋼，線材，あるいは形鋼の熱間圧延において，特に圧延速度が遅い上流側の粗圧延機として使用する場合に，[2]ロールが高温となった鋼材と比較的長い時間接触することにより，熱伝導によってロールの内部まで温度が上昇し，また，水冷による冷却がロールの回転ごとに繰り返されることにより，ロールの表面から深い亀裂が生じ，この亀裂が起点となって，ロールの表面が損傷し，ひいては表面の一部が剥離する点を解決すべき課題とする，熱間圧延複合ロールである。
一方，甲１発明は，[1]熱間の帯鋼又は鋼板の仕上げ圧延の後段機群における，[2]高圧下時のスリップ現象の防止等を課題とする，熱間圧延用複合ロールである。②そうすると，甲１発明と本件訂正発明１とは，使用される用途及び解決課題が明らかに異なるところ，甲１～甲７，甲１１～甲１３の記載事項を見ても，甲１発明に係る熱間圧延用複合ロールを棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けがあるとは認められない。
③甲１１には，「分塊，鋼片，線材，棒鋼圧延用の熱間圧延用ロールには，強靭性（耐折損性），耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性等の特性が求められるが，主に粗列スタンドロール等で非常に圧延負荷の激しいスタンドには，強靭性（耐折損性）を重視し，」（【０００２】）との記載があるものの，粗圧延における強靭性（耐折損性）を重視したものであって，本件訂正発明１のような，粗圧延における「圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労亀裂が起点となってロール表面が損傷するのを防止」するものとはいえない。④そうすると，甲１発明において，相違点１に係る本件訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たものではない。
(ｲ)相違点２～４について
本件訂正発明１は，相違点１に係る特定の用途とするために，相違点２に係る製造方法，相違点３に係る溶湯の成分組成，相違点４に係る肉盛層の組織・ショアー硬さ・破壊靱性値ＫＩＣ又は疲労破壊靱性値ＫＩＣｆを採用したものである。そうすると，相違点１に係る特定の用途へ適用することを当業者が容易になし得ない以上は，この用途とするために採用した相違点２～４に係る本件訂正発明１の構成とすることも，当業者が容易になし得ない。
オ本件訂正発明２，４～８
本件訂正発明１が容易に発明できない以上，これに発明特定事項を付加した本件訂正発明２，４～８も容易に発明できない。
(3)実施可能要件の充足の有無
甲８：特開２０００－３０９８４１号公報
甲９：郡司好喜，日下邦男，石川英次郎，須藤興一「高速度工具鋼の凝固組織」，鉄と鋼，第５９年（１９７３），第８号，１０８９－１１０３頁
ア組織写真からの観察内容との齟齬
本件明細書の【図２】における光学顕微鏡組織写真（Ａ）（ＡＭ）から観察される内容と，同【表３】の比較例１及び比較例２の結晶粒のサイズの数値とが合致しないことから，その測定がどのようになされたかの理解が妨げられていたものの，【表３】の比較例１及び比較例２についての一部数値の削除を含む本件訂正により，この点についての不備は解消した。
イ結晶粒のサイズの測定方法等の不記載
本件訂正明細書中には，結晶粒のサイズについての具体的な測定手法，測定条件等の記載はない。
しかしながら，これら結晶粒サイズの測定方法としては，例えば，甲８及び甲９に示されるような手法が一般的に行われており，本件訂正発明１，２，４～８においても，それらの手法に基づき，各種条件設定の下，通常の画像解析法により，結晶粒のサイズの測定が行われたものと推認される。
ウ小括
本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないとまではいえず，特許法３６条４項１号の要件を満たしていないとはいえない。
(4)結論
原告の主張及び証拠方法によっては，本件訂正発明１，２，４～８に係る特許を無効とすることはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点１についての判断の誤り）
(1)使用用途について
審決は，甲１発明に係る熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けがあるとは認められないと判断する。しかしながら，熱間圧延の技術分野においては，熱間仕上げ圧延ロールと同材質のロールを粗圧延ロールとして用いることは，次のとおり，本件特許出願前から当業者にとって周知である。
甲３５：「高性能ハイスロールの開発と圧延分野への適用例」，新日鉄技報，１９
９７，第３６４号，ｐ６０－６５
甲３６：「熱延ロールの高負荷圧延への対応」，第２２８回塑性加工シンポジウム，
日本塑性加工学会，平成１６年，ｐ４１－４６
甲３７：「鉄鋼製造法第２分冊    加工(1)」，日本鉄鋼協会，昭和４７年，ｐ３８
６－３８９・ｐ４３８－４３９


甲３８：「鉄鋼技術共同研究会鋼材部会線材分科会報告書」，鉄と鋼，日本鉄鋼協会，第４７年（１９６１），第１３号，ｐ１７５８－１７５９・ｐ１７７９－１７８９①甲３５には，「このような圧延ロールの機能向上ニーズに対応するものとして，高速度鋼系材料（以下ハイスと呼ぶ）を適用したハイスロールが開発された。ハイスロールは，熱間圧延鋼板（ホットストリップもしくは熱間圧延）仕上圧延用ワークロールとして，連続鋳掛け（ＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓＰｏｕｒｉｎｇ    ｐｒｏｃｅｓｓｆｏｒ    Ｃｌａｄｄｉｎｇ：ＣＰＣ）法で製造されたものが急速に普及し，現在の鋼板圧延には不可欠な存在にまで成長した。その後，その成功に触発されて，熱間圧延鋼板粗圧延や形鋼ユニバーサル圧延，棒鋼・線材中間圧延スタンドにも適用が拡がり始め，」（６０頁左下欄１１～末行目），「最も肌要求の厳しい棒鋼・線材圧延では，中間列後段でＨＩＰハイスが使われている。また，粗列後段～中間列前段でＣＰＣハイスが使われている。」（６２頁左欄７～９行目），「粗列前段スタンドでは圧延製品の送り速度が極めて小さいため，ロールは耐熱衝撃性と耐摩耗性，耐折損性を兼ね備えた鍛造アダマイトロールが主流である。…粗列後段スタンドから中間列にかけては…ハイスロール導入の効果はこれらのスタンド群で最も発揮されると予測される。特に棒鋼・線材圧延は鋼板圧延以上に美麗な表面肌要求が高いため，摩耗だけでなく使用後の孔型表面の粗度にも留意する必要がある。…以上の検討からハイスロールの適用は，棒鋼・線材ともに粗列後段から中間列を中心に進められている。」（６４頁右欄３４行～６５頁１４行目）との記載があり，６１頁右欄の「図３圧延ロール材質の推移」を示す図面においては，棒鋼・線材については，粗列及び中間列でハイスロールが用いられることが図示されている。
上記記載によれば，ハイスロールは，当初，熱間圧延の仕上圧延用として開発されたものであったが，その後，棒鋼・線材の粗圧延用ロールとして使用されていることが明らかにされている。
②甲３６には，「Ｆｉｇ.１に仕上げ前段用（ＦＷ），中後段用（ＦＨＷ）および粗スタンド用（ＲＷ）のワークロールの材質変遷を示す。…８０年代後半には，連続鋳掛肉盛方法が開発され，この製法によるハイスロールが市場に導入され急速に拡大した。」（４１頁１２～１７行目）との記載があるとともに，Ｆｉｇ.１には，１９９０年代に入って，ＦＷ（仕上げ前段用ワークロール）として，また，これに少し遅れて，ＲＷ（粗スタンド用ワークロール）として，「Ｈ.Ｓ.Ｓ」（ハイス）が使用されるようになってきたことが示されている。
③甲３７には，「(1)    粗ロール：粗ロールで初めの孔型はとくに，…強じん性と良好なかみ込性が必要である。また加熱炉から出た直後の高温材であり，一般にロール周速度も遅く，その表面は高温となる。それを冷却水で急冷するので，耐熱亀裂性に優れていること，いいかえればヒートクラックや熱応力に対する抵抗が大きいことが重要である。しかし粗ロール最終近くの孔型になると…耐摩耗性も優れ，形状，寸法を正確に保つ必要がある。」（３８７頁２１～２７行目）との記載があり，図９.７５「工場別のロール材質適用例」（３８９頁）の「Ｃ山形鋼（Ｌ４０～Ｌ６５）」には，スタンド「Ｒ１」「Ｒ２」（粗圧延スタンドに相当）とスタンド「Ｆ１」「Ｆ２」「Ｆ３」（仕上げ圧延スタンドに相当）におけるロール材質は，同じくダクタイルであることが記載されている。
④甲３８には，表４・１・４（１７８０頁）に，「第一連続」のスタンドＮｏ.２～６のロール（粗圧延ロールに相当）の材質と「仕上連続」のスタンドＮｏ.１９～２２のロール（仕上げ圧延ロールに相当）の材質がダクタイルであることが記載されている。
上記①～④からすると，甲１発明の熱間圧延仕上げロールと同材質のものとして粗圧延ロールを構成すること，すなわち，甲１発明の熱間圧延仕上げロールを粗圧延ロールに適用すること自体は，当業者にとって何ら困難性を要することではない。
(2)解決課題について
審決は，甲１１において「強靭性（耐折損性）」を重視するのは，本件訂正発明のように粗圧延における「圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労亀裂が起点となってロール表面が損傷するのを防止」するためのものとはいえないと判断する。
しかしながら，粗圧延ロールにおいて，圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに，水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労亀裂が起点となってロール表面が損傷しやすいという現象（本件現象）は，次のとおり，本件訂正発明において初めて認識された新たな現象ではなく，その防止は，本件特許出願前において，粗圧延ロールに当然に必要とされるロール特性として，周知の事項であった。甲３１：「棒鋼・線材圧延」，鉄鋼技術の流れ第２シリーズ第１１巻，日本鉄鋼協
会，２００１年，ｐ１２６－１２９
①甲１１には，「分塊，鋼片，線材，棒鋼圧延用の熱間圧延用ロールには，強靭性（耐折損性），耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性等の特性が求められるが，主に粗列スタンドロール等で非常に圧延負荷の激しいスタンドには，強靭性（耐折損性）を重視し，」（【０００２】）との記載があるが，これは，粗列スタンドロールでは，耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性等の特性が当然に必要とされるが，これにとどまらず，強靭性（耐折損性）をも求められることをいうにすぎない。


②甲３７には，「(1)    粗ロール…また加熱炉から出た直後の高温材であり，一般にロール周速度も遅く，その表面は高温となる。それを冷却水で急冷するので，耐熱亀裂性に優れていること，いいかえればヒートクラックや熱応力に対する抵抗が大きいことが重要である。」（３８７頁２１～２５行目）との記載があり，これによれば，ヒートクラックとは，粗圧延ロールにおいて，ロール周速度が遅く，ロール表面温度が高温となり，これが冷却水で急冷されることによって引き起こされる損傷のことであるから，これは，本件現象のことにほかならない。③甲３１には，「棒・線圧延においてロールに求められる特性は，粗列・中間列スタンドにおいては圧延速度が遅く，強圧下をおこなうためロールには特に耐熱亀裂性及び耐割損性，噛み込み牲，が求められ，…」（１２６頁末行～１２７頁２行目）との記載があり，これは，圧延速度が遅い粗圧延ロールにおいては耐熱亀裂性が求められること，すなわち，本件現象を防止することと同義の記載がある。上記①～③からすると，甲１発明の熱間仕上げ圧延ロールを粗圧延ロールとして用いた場合に，そのロール特性として，本件訂正発明でいう熱疲労亀裂が起点となるロール表面の損傷発生を防止し得るロール特性を備えようとすることは，当業者であれば当然に考慮すべき事項である。
(3)甲３５～甲４２について
被告は，後記のとおり，甲３５～甲４２が証拠としての適格性を欠く旨を主張する。
しかしながら，甲３５～甲４２は，周知技術又は技術常識を示すための資料であり，本件訴訟で新たな事実を主張するための証拠には当たらないから，証拠としての適格性を欠くことはない。
(4)小括
以上(1)(2)からみて，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は，甲１１そのほか周知技術・技術常識に基づき，当業者が容易に想到し得る。したがって，審決の相違点１に係る判断には，誤りがある。
２取消事由２（相違点２～４の判断の誤り）
審決は，相違点１に係る特定の用途へ適用することを当業者が容易になし得ない以上は，この用途とするために採用した相違点２～４に係る本件訂正発明１の構成とすることも，当業者が容易になし得ないと判断する。しかしながら，上記１のとおり，相違点１についての審決の判断が誤りである以上，この誤った判断を前提とする相違点２～４についての判断にも，誤りがある。３取消事由３（本件訂正発明２，４～８についての進歩性判断の誤り）審決は，本件訂正発明１が容易に発明できない以上，これに発明特定事項を付加した本件訂正発明２，４～８も容易に発明できないと判断する。しかしながら，前記１のとおり，本件訂正発明１についての進歩性判断には誤りがあるから，これを前提とする本件訂正発明２，４～８についての進歩性判断も誤りである。
４取消事由４（実施可能要件充足に関する判断の誤り）
(1)訂正事項８の判断について
審決は，甲１５の記載事項に関する認定を前提に，本件訂正について，本件明細書の【表３】（【００５０】）の比較例についての数値は誤りであると認め，その結果，訂正事項８は誤記の訂正を目的とするものに該当し，また，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，かつ，実質上，特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないと判断する。しかしながら，審決には，次のとおり，甲１５の記載事項について誤認がある。本件明細書の【図２】の試験片は，【表２】に示す銅製又は鉄製の水冷モールドを使用した連続鋳掛け鋳造法により，【表１】に示す化学成分及びその量を有する溶湯から，かつ，【表２】に示す１０～１４０ｍｍ/分の範囲の７種の引抜速度で鋳造された７本の熱間圧延用複合ロールの中間品から切り出された後に熱処理されたものである（【００４６】～【００５０】）。一方，甲１５の試験片を採取した供試材は，Ｔａｂｌｅ１に示す７.５％又は６％のＶを含有した２種の化学成分を有する溶湯から，「特殊金型モールド」（３９頁左欄２５～２６行目）又は「砂型モールド」（３９頁左欄２８～２９行目）を用いて鋳造された計４種のサンプルから採取されたものを熱処理したものである。
したがって，上記本件明細書の試験片と上記甲１５の試験片とは，製造手段が全く別異のものである。それにもかかわらず，審決は，両者があたかも同じ試験片であることを前提にして，写真に示される金属組織からうかがわれる計測数値と明細書に記載された計測数値とを対比し，その結果，本件明細書の表３における比較例についての記載が誤りであると認定した。
そうすると，本件明細書の表３の比較例の記載に誤りはないのであるから，訂正事項８の訂正は，認められるべきものではない。
(2)訂正事項７，９及び１０の判断について
訂正事項７，９及び１０は，いずれも，訂正事項８による訂正を前提とした訂正であるところ，訂正事項８による訂正が認められるべきでないことは上記(1)のとおりであるから，訂正事項７，９及び１０による訂正も，当然に認められるべきものではない。
(3)実施可能要件の非充足について
以上(1)(2)のとおり，訂正事項７～１０は認められないので，本件訂正明細書【００４９】～【００５２】の記載は，設定登録時の本件明細書の【００４９】～【００５２】の記載のままとなる。
そうすると，本件訂正明細書の【図２】における光学顕微鏡組織写真（Ａ）ＡＭから観察される内容と，本件訂正による削除前の【表３】（【００５０】）の比較例１・２の結晶粒のサイズの数値とは合致しないから，その測定がどのようになされたかの理解が妨げられたままである。
また，本件明細書の【００４６】～【００６２】に記載された実施例・比較例の記載が，製法の異なる甲１５記載の試験片から得られた数値データ及び組織写真であるとすれば，本件訂正明細書には，実施例・比較例の記載がないか，又は，サンプル若しくはシュミレーションによる評価を行った旨の記載がないことになる。したがって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が，その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。よって，審決の実施可能要件に関する判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（相違点１についての判断の誤り）に対して
(1)使用用途及び解決課題について


甲１～甲３，甲５，甲７，甲８の熱間圧延用複合ロールは，高速圧延であるホットストリップミル（鋼板用の圧延機）の仕上げ圧延用ロールに関するものであり，甲６の熱間圧延用複合ロールは，棒鋼，線材又は形鋼の熱間圧延用ロールではあるが，圧延速度の大きい仕上げ前圧延用のロールに関するものである。甲１～甲３，甲５，甲７，甲８で開示された仕上げ圧延の速度は，２～２５ｍ/秒であり，ロール内部への熱浸透は，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延用ロールと比べ極めて浅い。さらに，ホットストリップミルの仕上げ圧延では，補強ロールを有した４重又は多重圧延機が採用され，高温の圧延鋼材と直接接触するロールに圧延荷重による曲げが基本的には負荷されないため，熱亀裂に対する要求は極めて軽微なものである。そのため，ホットストリップミルの仕上げ圧延のロールには，硬いが脆い炭化物を多量（２５～３５面積％程度）に有し，熱亀裂が容易に生じる高クロム鋳鉄やニッケルグレン鋳鉄が広く使用されていた。
一方，本件訂正発明の技術分野である棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延の場合，圧延速度が０.１～１ｍ/秒と小さいため，高温の鋼材とロールとが比較的長い時間接触することにより，熱伝導によってロールの内部まで温度が上昇し，また，水冷による冷却がロールの回転ごとに繰り返されることによる疲労によって，ロールの表面から深い亀裂が生じやすい。そして，この亀裂が起点となってロールの表面が損傷し，ひいては表面の一部が剥離するため，従来のハイスロールは，粗圧延の使用に耐えるものではなかった。そのため，従来のハイスロールは，圧延速度の大きな仕上げ及び中間圧延機群での使用に限定されていた。
本件訂正発明は，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延のための熱間圧延用複合ロールという，従来のハイスロールでは対応できなかった困難な用途において，圧延速度が小さいために鋼材との接触時間が長い上，強圧下で行う棒鋼等の粗圧延であるがゆえの，熱的・機械的負荷の特殊性に初めて着目したものである。そして，本件訂正発明は，特有の成分系を採用し，Ｍ２Ｃ・Ｍ６Ｃ・Ｍ７Ｃ３の金属炭化物の占有率を下げるとともに，二次デンドライト組織の結晶粒サイズ等も微細化し，かつ，ショアー硬さをＨｓ４５～７０にまで下げたことと併せて，３５ＭＰａ・ｍ０.５以上という高い破壊靱性値を肉盛層に付与したものである。このような，低めのショアー硬さと高い破壊靱性値とを含むそれぞれの特徴が兼ね備えられて，初めて，そのロールが，棒鋼等の粗圧延のための熱間圧延用複合ロールとして使用に耐えることを見出した。すなわち，本件訂正発明は，従来はまとめて採用されることがなかった上記の各技術事項を結合させることにより，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延にも耐用性のある熱間圧延用複合ロールを提供するものである。
(2)甲３５～４２について
ア証拠としての適格性
甲３５～甲３８は，その記載内容にかんがみると，甲１の技術的意義を明らかにするための補助的資料ではなく，審決取消訴訟において提出することが許されない新たな証拠である。また，甲３９～甲４２は，その記載内容にかんがみると，甲１１～甲１３の技術的意義を明らかにするための補助的資料ではなく，審決取消訴訟において提出することが許されない新たな証拠である。
イ各刊行物の記載内容
仮に，甲３５～甲３８が審決取消訴訟において提出が許される証拠であるとしても，原告の主張は，次のとおり，失当である。
(ｱ)甲３５
甲３５には，「粗列前段スタンドでは圧延製品の送り速度が極めて小さいため，ロールは耐熱衝撃性と耐摩耗性，耐折損性を兼ね備えた鍛造アダマイトロールが主流である」（６４頁右欄３４行～６５頁左欄１行目），「粗列後段スタンドから中間列にかけては鍛造アダマイト，高硬度アダマイト及び高硬度ダクタイル鋳鉄ロールが使用されてきた。この種のロールの課題は主として耐摩耗性である。従って，ハイスロール導入の効果はこれらのスタンド群で最も発揮されると予想される」（６５頁左欄５～９行目），「一般的に圧延ミルにおいては，最終に近いスタンドほど製品の表面性状や寸法精度に与えるロールの品質の影響が大きく，高い耐摩耗性，耐肌荒性が求められる。従って，ハイスロールの有する高い耐摩耗性，耐肌荒性は各圧延ラインの中間～仕上列スタンドで最も効果が期待される。」（６０頁右欄１６行～６１頁左欄３行目），「粗列前段スタンドでは圧延製品の送り速度が極めて小さいため，ロールは耐熱衝撃性と耐摩耗性，耐折損性を兼ね備えた鍛造アダマイトロールが主流である。本ロールの改善は，特殊鋼の低温材を圧延した際の過大圧延荷重に対する耐折損性向上を指向しており，これに対しては，耐摩耗性を維持しつつ強度向上を図る材質改善，製造条件の改善が図られている。粗列後段スタンドから中間列にかけては鍛造アダマイト，高硬度アダマイト及び高硬度ダクタイル鋳鉄ロールが使用されてきた。この種のロールの課題は主として耐摩耗性である。従って，ハイスロールの導入の効果はこれらのスタンド群で最も発揮されると予測される。」（６４頁右欄３４行～６５頁左欄９行目）との記載がある。
そして，甲３５の公表時は，「粗圧延用のハイスロールの成績に関与する因子の解明とそれを向上する材質・金属組織の相関の研究を行っている」（６３頁右欄２３～２４行目）段階であった。
そうすると，甲３５は，ハイスロールを，棒鋼・線材の粗列後段から中間列前後といった素材温度が低下して熱負荷が低減された箇所で，耐摩耗性の向上を目的に適用してみたことを述べるにとどまり，ハイスロールにおける耐熱亀裂性の向上とハイスロールを熱負荷が高い箇所で用いるという点については，何ら記載も示唆もしていない。
したがって，甲３５の記載は，甲１発明に係る熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けとなるものではない。
(ｲ)甲３６
甲３６に，「本報では，ハイスロールを中心として，熱間用薄板圧延用ロールの高性能化の状況について概観し，苛酷化する圧延に対応して進められている，今後のロール開発について展望する」（４１頁８～１０行目）との記載があるとおり，甲３６は，薄板圧延に関する技術である。すなわち，本件訂正発明における棒鋼，線材又は形鋼の圧延とは異なり，圧延速度が２～４ｍ/ｓと大きく，また，曲げ応力が基本的にかからない四重圧延機が使用されるものであって，ロールへの熱的及び機械的負荷は全く比較になるものではない。


また，甲３６は，Ｆｉｇ.１にロールの変遷及びＴａｂｌｅ２に材質が記述されているのみであり，Ｔａｂｌｅ１においては，粗圧延用のハイスロールの硬さ及び破壊靱性値等が仕上げ圧延用と全く同じとなっているなど，粗圧延用ロールが具備すべき特性や改善方向という点は何ら記載されていない。
そうすると，甲３６には，低速圧延下での課題であるハイスロールの耐摩耗性を維持し，かつ，耐亀裂性を飛躍的に向上させるという点は何ら記載も示唆もされていない。
したがって，甲３６の記載は，甲１発明に係る熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けとなるものではない。
(ｳ)甲３７
甲３７には，ハイスロールに関する記述はない。また，表９．４４（４３８頁）の「棒鋼・線材用ロールに要求される品質特性と材質」には，粗列では耐折損性と耐クラック性が要求されるので鍛鋼，アダマイト，ダクタイル鋳鉄が使用され，仕上列では耐摩耗性が要求されるので，合金チルド鋳鉄，中抜チルド鋳鉄，超硬合金が使用されると記載されている。
したがって，甲３７の記載は，甲１発明に係る熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けとなるものではない。
(ｴ)甲３８
甲３８には，ハイスロールが発明，実用化される以前の技術が記載されているだけである。
したがって，甲３８の記載は，甲１発明に係る熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けとなるものではない。
(3)小括
以上のとおり，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は，容易に想到できない。したがって，審決の相違点１に係る判断には，誤りはない。２取消事由２（相違点２～４の判断の誤り）に対して相違点１に係る特定の用途へ適用すること自体が，当業者が容易になし得ない以上，この用途とするために採用した相違点２～４に係る本件訂正発明１の構成とすることも，当業者が容易になし得ない。
したがって，審決の相違点２～４に係る判断には，誤りはない。３取消事由３（本件訂正発明２，４～８についての進歩性判断の誤り）に対して本件訂正発明１が容易に発明できない以上，これに発明特定事項を付加した本件訂正発明２，４～８も容易に発明できない。
４取消事由４（実施可能要件充足に関する判断の誤り）に対して
(1)訂正事項８の判断について
甲１５では，連続鋳掛け法（ＣＰＣ）の製造条件と同じになるように「特殊金型モールド」を用いて複合ロールを製作し（３９頁左欄２４～２６行目），当該ロールで実際に粗圧延ロールを製作して，評価を行ったものである。これは，研究段階での費用をかさませないためであり，研究段階では頻繁に採用する手法である。したがって，原告の主張は根拠がなく，訂正事項８は，誤記の訂正を目的とするものである。
(2)訂正事項７，９，１０の判断について
訂正事項８による訂正が認められるべきであることから，訂正事項７，９，１０による訂正は，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(3)実施可能要件の非充足について
原告の主張には，理由がない。
したがって，審決の実施可能要件に関する判断には，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件訂正発明について
本件訂正発明１に係る特許請求の範囲には，「熱間圧延用複合ロール」との記載があるところ，ハイスロール（工具鋼としての高速度鋼系の化学成分によって構成される表面層を持つ圧延ロール）が，一般的に，耐摩耗性に寄与する硬質，粒状のＭＣ系炭化物を形成するＶを多量に含有し，基地の熱間強度を増加するＭｏ，Ｗ等の元素を多量に含有するのを特徴とすることは，本件特許出願当時の技術常識であるから（甲３１，３５，３６，３９～４１，４４），本件訂正発明１に係る熱間圧延複合ロールは，ハイス（ＨｉｇｈＳｐｅｅｄ    Ｓｔｅｅｌ）を用いたハイスロールであると認められる。なお，この点は，当事者間に争いがなく，審決も，このことを当然の前提としている。
その上で，本件訂正発明を認定するところ，本件訂正明細書（甲３０）の記載によれば，本件訂正発明は，次のとおりのものと認められる。本件訂正発明は，鋼材の圧延において，特に，棒鋼，線材，あるいは形鋼の熱間圧延において，圧延機群のなかで，特に圧延速度が遅い上流側の粗圧延機の使用に適した熱間圧延用複合ロール及びその製造方法に関するものである（【０００１】）。従来，圧延用のロールとしては，主としてダクタイル鋳鉄製のロールが使用されてきたが，近年，寸法精度と形状精度が高い鋼材製品への要求が高まり，一方では，生産性の向上も望まれていることから，摩耗並びに消耗が少ない圧延用ロールが強く要求されてきた。そこで，摩耗が極めて少ないハイスロール材料が開発され，鋼板の圧延や，棒鋼，線材又は形鋼の熱間圧延において，仕上げ及び中間圧延機群に広く適用されている。（【０００２】）
しかしながら，このハイスロールを圧延速度が小さな粗圧延機群に使用すると，ロールが高温となった鋼材と比較的長い時間接触することにより，熱伝導によってロールの内部まで温度が上昇し，また，水冷による冷却がロールの回転ごとに繰り返されることから，ロールの表面から深い亀裂が生じ，この亀裂が起点となってロールの表面が損傷し，ひいては表面の一部が剥離することが生じた。このため，ハイスロールの使用は，圧延速度の大きな仕上げ及び中間圧延機群での使用に限定されていた。（【０００４】）
本件訂正発明は，熱間粗圧延において，特に熱疲労亀裂に対して損傷が小さく，かつ，この種のロールが有する耐摩耗性を適度に有して消耗が少ない，熱間圧延用複合ロール及びその製造方法を提供することを目的とする。（【０００５】）本件訂正発明の熱間圧延用複合ロールは，金属製の中空式冷却型の上部内側面に冷却緩衝材を有する組合せモールドの内部に，鋼を素材とする中実又は中空の芯材を同心垂直に挿入し，芯材の外周の環状空隙部に溶湯を注入して芯材を連続的に降下させ，芯材の外表面に溶湯を溶着させながら冷却により凝固させ（連続鋳掛け鋳造法），芯材の外周に肉盛層を形成した後，熱処理と機械加工を行って製造される。
（【０００６】【００２４】）
符号の説明


１０：中空式冷却型   １１：冷却緩衝材   １２：組合せモールド   １３：芯材１４：溶湯   １５：肉盛層   １６：連続鋳掛け肉盛溶接用モールド１７：電磁誘導加熱コイル   １８：耐火枠   １９：ガラスコーティング層
２０：予熱用の電磁誘導加熱コイル
そして，本件訂正発明１の熱間圧延用複合ロールを構成する肉盛層は，耐摩耗性を確保し，かつ，耐熱亀裂性を向上するため，硬い粒状の炭化物であるＭＣ金属炭化物（Ｍは金属を意味する。）を主体に使用するものであるが，ＭＣ金属炭化物と同時に晶出するＭ７Ｃ３炭化物，Ｍ２Ｃ炭化物，Ｍ６Ｃ炭化物，及びＭ３Ｃ炭化物は，少量では耐摩耗性の確保に有効なものの，耐熱亀裂伝播特性においては望ましくないので，そのいずれか１種又は２種以上からなる金属炭化物の占有率を，３.０面積％以下とした。（【００２５】【００２６】）
本件訂正発明１の熱間圧延複合ロールに用いられる金属のうち，Ｖ（バナジウム）は，優先的にＣと結合し，極めて硬い粒状のＭＣ型炭化物であるＶＣ炭化物を晶出させ，耐摩耗性を向上させる（【００２９】）。Ｃｒ（クロム）及びＭｏ（モリブデン）は，一部が基地組織に固溶して，焼入れにより硬さを向上させ耐摩耗性を向上させる（【００３１】【００３３】）。また，Ｍｏは，Ｗ（タングステン）と共に，主として固いＭ２Ｃ型の共晶炭化物を形成し，耐摩耗性を向上させる（【００３２】）。Ｔｉ（チタン）は，極めて微細で，かつ，極めて硬いＴｉＣ炭化物を生成するが，併せて，ＭＣ炭化物の晶出核の役目を果たし，炭化物の分散を促進する（【００３４】）。以上のような化学成分を本件訂正発明１において特定するとおりに所定量用い，残部をＦｅ及び不可避的不純物とすることにより，肉盛層に晶出したＭ２Ｃ，Ｍ６Ｃ，及びＭ７Ｃ３のいずれか１種又は２種以上からなる金属炭化物の占有率を３．０面積％以下にできるとともに，この金属炭化物のサイズ（最大幅）と肉盛層の二次デンドライト組織の結晶粒サイズ（二次デンドライトアームの間隔）を，それぞれ，５０μｍ以下に微細化できる。（【００３５】）
また，本件訂正発明１では，従来よりも高い焼戻し温度で，１回又は２回以上の焼戻しを行うことにより，ショアー硬さ（ＨＳ）を，本件訂正発明１の化学成分範囲で耐摩耗性の向上が可能な４５以上，従来のハイス系ロールと比べて破壊靱性値が向上する７５以下に調質して，基地組織に対して十分に靱性を与え，破壊靱性値ＫＩＣ又は疲労破壊靱性値ＫＩＣｆを３０ＭＰａ・ｍ０．５以上にすることができる（【００４０】【００４５】）。
このようにして，本件訂正発明１の構成を採った熱間圧延複合ロールは，熱間粗圧延機で使用してもロール損耗が著しく減少し，その結果，大量の鋼材の連続圧延が可能となって圧延製品の生産性の向上を図ることができるとともに，圧延製品の品質向上も可能となる。（【００１５】）
また，Ｎｉ（ニッケル）は，焼入れ性を向上させ（【００３６】），Ｃｏ（コバルト）は，高温使用下での基地の硬さと強度を向上させるとともに，耐食性に対する効果等があり（【００３７】），Ｎｂ（ニオブ）は，Ｖと同様にＭＣ型炭化物を生成するので（【００３８】），本件訂正発明２の構成を採った熱間圧延用複合ロールは，肉盛層の合金化を促進でき，熱間圧延用複合ロールの製品品質を向上できる（【００１６】）。そして，本件訂正発明の構成を有する試験片を，大気雰囲気中の電気炉にて９００℃で２４時間保持したところ，酸化による重量増加量が１時間当たり１６ｇ/ｍ２以下という耐高温酸化特性を有しているので（【００５４】～【００５６】），本件訂正発明４の構成を採った熱間圧延用複合ロールは，高温での使用に際し，熱間摩耗特性，肌荒れ性，及び焼付き性現象を改善でき，製品の表面品質を良好にできる（【００１８】）。また，本件訂正発明の構成を有する試験片を，大気雰囲気の下で８００度下で回転速度１００回/分に設定された対向材に１５分間押し付けたところ，肉盛層の熱間摩耗量が８ｍｇ以下という耐熱間摩耗特性を有しているので（【００５８】），本件訂正発明５の熱間圧延用複合ロールは，長寿命化を図ることができ，ランニングコストの低減が図れて経済的である（【００１９】）。さらに，本件訂正発明の構成を有する試験片を，大気中の電気炉に投入し，５分間保持した後，あらかじめ準備した水槽（５００ｍＬの容器中，水温２５℃±２℃）の中へ投入したところ（水中焼入れ方式），試験片の表層部に亀裂が発生しないという耐熱衝撃特性を有しているので（【００５７】），本件訂正発明６の構成を採った熱間圧延用複合ロールは，圧延する鋼材との摩擦発熱及び鋼材の加工発熱が加わって大きな熱負荷がかかり，その後，表面が急冷された場合にも，亀裂の発生を防止できる（【００２０】）。また，本件訂正発明の熱間圧延用複合ロールを，棒鋼，線材又は形鋼からなる鋼材の熱間圧延における粗圧延に適用した場合，熱間圧延による純摩耗損耗量が，鋼材の圧延量１万トンにつき０.６ｍｍ以下であるので，本件訂正発明７の構成を採った熱間圧延用複合ロールは，従来よりもロールの寿命を伸ばすことができ，ランニングコストの低減が図れて経済的である（【００２１】）。さらに，本件訂正発明８の構成を採った熱間圧延用複合ロールの製造方法は，従来の鉄製モールドに代えて，熱伝導が極めて良好で肉盛層からの脱熱を飛躍的に向上できる銅製水冷モールドを採用したので，芯材１３を，１０ｍｍ/分以上１５０ｍｍ/分以下の範囲の速度で順次下方へ引抜くことができ，肉盛層は，理想的な鋳造組織となり，かつ，極めて緻密な組織が得られるので，割れが発生しない肉盛層を芯材の外表面に形成できる（【００２２】【００４４】）。
(2)甲１発明について


甲１の記載によれば，甲１発明は，次のとおりの発明と認められる。甲１発明は，鉄鋼の圧延において，特に熱間帯鋼連続圧延，すなわち，ホットストリップミルの仕上圧延機群に用いられる作動ロール及びそのロールを用いた圧延方法に関するものである。（【０００１】）
一般に，熱間仕上げタンデム圧延において，圧下率を大きくすれば，圧延時間が短縮され圧延中の圧延鋼材の温度低下を少なく抑えることができるため，圧延前の圧延鋼材の加熱温度を低くでき，省エネルギー効果が大きい。しかしながら，特に，仕上げ厚み６.０ｍｍ以下の薄板を，仕上げタンデム圧延機群にて圧延するに際し，高圧下圧延を行うとすると，従来材質のロールではスリップ現象が現れ，安定的な圧延ができないという問題があった。（【０００２】【０００３】）一方，近年，金属組織を微細化することにより，引張強度，靱性，疲労強度などの特性が向上することが確認され，Ｖ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗを多量に含有し摩耗の少ない白鋳鉄が，仕上げ前段圧延機では全面的に既存ロールから切り替わり，後段圧延機においても一部普及している。このロールは摩耗が極めて小さいが，ロールと圧延鋼材間の摩耗は個々のロールで著しく異なっている。（【０００２】【０００４】）後段圧延機群にて高圧下圧延を実現するには，前段圧延機群に比べ，圧延鋼材の板厚が著しく小さく，鋼材の温度も低く変形しにくいために，作動ロールとの短い接触部において大きな圧延荷重に耐え，安定して鋼材を圧延する，すなわち，摩擦により前進させることができるロールが不可欠である。したがって，圧延鋼材との間で高く安定した摩擦係数を確保し，さらに，ロール偏平が小さいロールが強く望まれていた。（【０００５】）
甲１発明は，熱間帯鋼連続圧延において，圧延鋼材との間で高い摩擦を有し摩耗が少なく，かつ，偏平や降伏損傷しない作動ロールを提供するとともに，これを用いて仕上げ後段群において高圧下圧延を行うことにより，生産性が高く経済的な圧延方法を提供するものである。（【０００６】）
このために，甲１発明の熱間圧延用複合ロールは，上記第２，３(2)アのとおりの構成をとった。（【０００７】【００１９】～【００２２】）
符号の説明
１仕上後段作動ロール    ２補強ロール    ３仕上後段圧延機群
４仕上前段圧延機群    ５粗圧延機
甲１発明の熱間圧延用複合ロールは，高い摩擦係数，すなわち，摩擦力を確保し，従来ロールではスリップ現象を生じ，圧延作業ができない高圧下条件下においても安定した圧延が可能となる。これにより，ホットストリップミルの仕上後段圧延機列での高圧下圧延が可能となり，生産性の向上や圧延製品の品質向上がなされる。
（【００２５】～【００２７】）
２取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について
(1)使用用途及び解決課題について
原告は，①熱間仕上げ圧延ロールと同材質のロールを粗圧延ロールとして用いることが本件特許出願前から周知である，②本件現象（粗圧延ロールにおいて，圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労亀裂が起点となって，ロール表面が損傷しやすいという現象）の防止は，本件特許出願前から周知である，③それゆえ，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は容易に想到できる旨を主張するので，以下，検討する。
ア刊行物の記載
①甲２
「(1)    Ｃ      １.５～２.５重量％（以下同じ）
Ｓｉ   １.２％以下
Ｍｎ   １.２％以下
Ｃｒ   １.５～６.０％
Ｍｏ
Ｍｏ＋０.５Ｗとして１.５～５.０％
Ｖ     ４.５～８.０％
残部が不可避的不純物であって，かつ
Ｃ＝％Ｖ×０.２４＋（０.４～１.０）％及び
０.３Ｃｒ＋（Ｍｏ＋０.５Ｗ）が２.６％以上
を満足することを特徴とする，胴内部及び軸部を強靭性に富みかつ耐摩耗性と耐熱性に優れ
た熱間圧延用鍛造ロール」（特許請求の範囲）
「これらのことから本発明者は胴内部及び軸部の強靱性が前提条件となる熱間圧延用ロールに対しても上記高炭素高バナジウム系耐摩耗材が適用されうることに着目した。しかしながら，熱間圧延用ロールにあっては，その作用面が，高温圧延材との接触及び非接触部での冷却により，５００℃以上の加熱と１００℃以下の冷却を繰り返し受けるので，高温域での硬度低下が少なく，かつ熱疲労及び熱衝撃によるクラックの発生・進展が少ないという耐熱性を有することが必要となる。」（２頁左下欄１６行～右下欄６行目）「本ロールを熱延仕上ミルに使用したところ，従来のＮｉ－グレン鋳鉄ロールに比較して，耐摩耗性において５～６倍の性能を発揮した。
このように本発明の鍛造ロールは，軸部及び胴内部の強靭性に優れているばかりではなく，胴表層部の耐摩耗性，耐熱性についても画期的な性能を具備するものであって，熱間圧延用ロールに適用した場合の実用的効果は著大である。」（６頁右上欄６～１３行目）
②甲３
「Ｃ：１.０～２.５％，Ｓｉ：０.３～２.０％，Ｍｎ：０.１～２.０％，Ｃｒ：３.０～１０.０％，Ｍｏ＜６.０％，Ｗ＜６.０％，Ｖ：８.０～１５.０％，残部Ｆｅおよび不可避不純物よりなる成分に，Ｔｉ：０.０１～２.０％を添加することを特徴とする熱間圧延用耐摩耗・耐熱亀裂ロール材。」（【特許請求の範囲】【請求項１】）「一般に耐摩耗性を改善するには，組織中に硬い炭化物を多く晶析出させることが望ましい。しかし遠心鋳造法等をはじめとする溶湯から直接製造する場合は，凝固速度が遅いこともあり，炭化物の粗大化や偏析を伴い易い。これら高硬度炭化物及びその粗大化により，耐熱亀裂性が阻害される。」（【０００４】）
「本発明は上記課題に鑑みされたもので，耐摩耗性に優れるとともに耐熱亀裂性を改善した熱間圧延用ロール材を提供する。」（【０００５】）


「以上説明した如く本発明のロール材は，高硬度による耐摩耗性と炭化物の微細分布化による熱亀裂特性の向上が可能となって高ロール寿命が得られ，ロール交換の減少による作業能率の向上やロール原単位の低減等，その効果は大きい。」（【００２５】）
③甲６
「隣接する孔型との間に所定の角度を保持して噛合い刃を設け，その噛合い刃にて圧延材を２分割する棒鋼圧延用ロールにおいて，面積比で粒状炭化物を２～２０％と，非粒状炭化物を２～１５％とを含有する組織からなることを特徴とする棒鋼圧延用ロール。（【特許請求の範囲】【請求項１】）
「請求項１に記載のロールにおいて，前記ロール材の化学成分が重量比でＣ１.５～２.７％，Ｓｉ０.３～３.０％，Ｍｎ０.３～１.５％，Ｃｒ２.０～７.０％，Ｖ３.０～９.０％，Ｗ１５．０％以下，Ｍｏ９.０％以下，残部Ｆｅおよび不純物元素からなることを特徴とする棒鋼圧延用ロール。」（【請求項２】）
「本発明は耐摩耗性に富み，かつ噛合い刃部分が耐欠損性を有する棒鋼圧延用ロールに関するものである。」（【０００１】）
「すなわち，本発明は棒鋼圧延用ロールにおいて，Ｆｅ基合金からなるロールの化学成分にＭＣ系等のいわゆる粒状炭化物と，Ｍ２３Ｃ６やＭ２Ｃ系等のいわゆる非粒状炭化物とを含有しその含有率を特定することにより，すぐれた耐摩耗性と耐欠損性を得ることを図ったものである。」（【０００７】）
「次に，これらの棒鋼圧延用ロールを用い，実圧延機による圧延試験を行った。表２に圧延した量（ｔｏｎ）とそのときのロール消耗量（ｍｍφ）との関係，これを単位消耗量で整理した結果を示す。なお，これらいずれのロールにおいても噛合い刃付近の欠損は発生しなかった。」（【００２６】）
「本発明により，従来の４倍以上の耐摩耗性と耐欠損性とを有する棒鋼圧延用ロールを製造することが可能となった。このことは，ロールの寿命延長のみならず，ロール交換頻度の低減により生産効率を高め，さらに圧延製品形状の改善等の効果をもたらすものである。」（【００３０】）
④甲７
「ロールの外層部を構成する材料が，重量パーセントで，
Ｃ：１.５～３.０％
Ｓｉ：０.２～１.５％
Ｍｎ：０.２～１.５％
Ｃｒ：３.０～８.０％
Ｍｏ：４.０～１２.０％
Ｗ：４.０～１２.０％
Ｖ：３.０～８.０％
Ｃｏ：   ０～１０.０％
Ｔｉ：   ０～０.５％
を含有すると共に，残部が実質的にＦｅから成り，その組織中の炭化物が面積率でＭ７Ｃ３≦（Ｍ２Ｃ＋Ｍ６Ｃ＋ＭＣ）/１０，且つ（Ｍ２Ｃ＋Ｍ６Ｃ）/ＭＣ≧２を満足し，更に基地が８０％以上のベイナイトと２０％未満の焼戻しマルテンサイトからなることを特徴とする圧延ロールの外層材。」（【特許請求の範囲】【請求項１】）
「そこで本発明は，圧延ロールにおいて上記ハイス系材料を外層材に用いた場合における問題を解消し，サーマルクラウンの低減，絞り事故の低減，通板性の向上を図ることができ，破壊靱性値が大きくてクラックが発生し難く，またクラックが発生しても進展し難い圧延ロールの外層材の提供を課題とする。」（【０００４】）「…よって本発明の外層材を用いた圧延ロールは，一般的な熱間圧延ロールとしては勿論のこと，熱間薄板圧延仕上げスタンド用ワークロールとしても十分に適用することができる。」
（【００２２】）
⑤甲１１
「成分組成が重量％で，
Ｃ：   ２．８～３．８％
Ｓｉ：１．２～２．２％
Ｍｎ：０．３～１．０％
Ｎｉ：０．５～３．０％
Ｃｒ：０．１～１．０％
Ｍｏ：０．３～１．５％
を含有すると共に，残部が実質的にＦｅから成る高合金ダクタイル鋳鉄材からなるロールを，鋳造後に９３０～１０００℃で一定時間保持することで，組織中の炭化物の５０％以上を塊状若しくは粒状化させ，且つその後に基地をベイナイト変態させてなることを特徴とする熱間圧延用ロール。」（【特許請求の範囲】【請求項１】）「分塊，鋼片，線材，棒鋼圧延用の熱間圧延用ロールには，強靭性（耐折損性），耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性等の特性が求められるが，主に粗列スタンドロール等で非常に圧延負荷の激しいスタンドには，強靭性（耐折損性）を重視し，鍛造アダマイト，特殊鋳鋼，又はアダマイト材質からなるロールが使用されている。しかし，これらの材質からなる熱間圧延用ロールは，強靭性（耐折損性）には優れているが，耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性に難点がある。一方，ダクタイル鋳鉄材質からなる熱間圧延用ロールは，前記耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性には優れているものの，強靭性において不安があり，適用できない。更に従来からある通常の高合金ダクタイル鋳鉄製ロールは，鋳造後，３５０～５５０℃の温度で，歪み取り熱処理を施して使用されるのが一般的であり，耐摩耗性等には優れているが，強靭性はあまり高くない。このため前記強靭性の向上を目的として，前記高合金ダクタイル鋳鉄製ロールを，８００～９００℃に加熱してオーステナイト化した後，焼入れ・焼戻し処理を実施することで，基地をベイナイト組織にしたものも提供されている。（【０００２】）


「しかしながら，上記基地をベイナイト組織とした高合金ダクタイル鋳鉄製ロールであっても，その強靭性の向上には限界があり，圧延負荷の厳しい環境下で用いられる熱間圧延用ロールとしては，強靭性の点で不十分であった。」（【０００３】）「そこで本発明は上記従来における欠点を解消し，分塊，鋼片，線材，棒鋼圧延用粗列スタンドロール等として，圧延負荷の厳しい環境下で用いられる場合であっても，優れた耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性を備え，且つ十分な強靭性（耐折損性）を備えた熱間圧延用ロールの提供を課題とする。」（【０００４】）「本発明は以上の構成，作用よりなり，…分塊，鋼片，線材，棒鋼圧延用粗列スタンドロール等として，圧延負荷の厳しい環境下で用いられる場合であっても，ダクタイル鋳鉄材の特性である優れた耐ヒートクラック性，耐肌荒れ性，耐摩耗性を保持しつつ，且つ十分な強靭性（耐折損性）を備えた熱間圧延用ロールを提供することができる。…ダクタイル鋳鉄の特性を保持しつつ，熱間圧延用ロールの強靭性を更に特殊鋳鋼並みに向上させると共に，耐摩耗性の向上も期待できる。」（【００２２】）
⑥甲１２
「成分組成が重量％で，
Ｃ：２．５～３．８％
Ｓｉ：１．０～２．５％
Ｍｎ：０．３～１．５％
Ｎｉ：０．５～３．５％
Ｃｒ：０．１～１．５％
Ｍｏ：０．２～２．５％
及びＷ，Ｖ，Ｎｂの１種又は２種以上，Ｗ＋Ｖ＋Ｎｂ：０．３～２．０％を含有すると共に，残部が実質的にＦｅから成るダクタイル鋳鉄を用いたことを特徴とする熱間圧延用ロール。」（【特許請求の範囲】【請求項１】）「線材圧延，棒鋼圧延等の熱間圧延に用いられるロール材として，最近は鋳鉄系ロール材の数倍の耐摩耗性を持つハイス系ロール材が実用化されてきている。が，ハイス系ロール材は一般に高価であり，しかも特有の肌荒れが生じ易い欠点がある。またハイクロム鋳鉄，Ｎｉ－グレン材等は硬度がショア硬度で８０前後あり，耐摩耗性に優れているが，耐肌荒れ性の点で，ダクタイル鋳鉄材よりも劣っている。このため，圧延肌を重視する圧延工場等においては，安定した耐肌荒れ性と耐ヒートクラック性を有するダクタイル鋳鉄材を用いた熱間圧延用ロールが多数使用されている。」（【０００２】）「ところが，上記熱間圧延用ロールに用いられている従来のダクタイル鋳鉄材は，ショア硬度で７０程度が上限であり，耐肌荒れ性と耐ヒートクラック性は良いが耐摩耗性が今一歩であるという状況があった。」（【０００３】）
「そこで本発明は，上記従来のダクタイル鋳鉄を用いた熱間圧延用ロールの問題点を解消し，耐肌荒れ性と耐ヒートクラック性を確保しながら耐摩耗性を大幅に改良したダクタイル鋳鉄を用いた熱間圧延用ロールの提供を課題とする。また耐肌荒れ性と耐ヒートクラック性を確保しながら，更に耐摩耗性と優れた強靭性を有するダクタイル鋳鉄を用いた熱間圧延用ロールの提供を課題とする。」（【０００４】）
「本発明は以上の構成，作用効果からなり，…ダクタイル鋳鉄ロールが有する良好な肌荒れ性と耐ヒートクラック性の他に，高硬質の性質と高い耐摩耗性を備え，且つ鋳造時に生じる残留応力の除去と残留オーステナイトによる組織の不安定性が除去された良好な単層の熱間圧延用ロールを得ることができる。また…ダクタイル鋳鉄ロールが有する良好な肌荒れ性と耐ヒートクラック性の他に，強靭性と耐摩耗性を備えた単層の熱間圧延用ロールを得ることができる。」（【００２１】）
⑦甲１３
「重量％で，
Ｃ；０．３５～０．７０，
Ｓｉ；０．３以下，
Ｍｎ；０．２～１．０，
Ｃｒ；３．０～６．０，
Ｍｏ，Ｗ；Ｍｏ＋０．５Ｗとして０．４～１．５，
Ｎｉ；０．１～１．５，
Ｖ；０．１～０．５，
Ｎｂ；０．０１～０．０５，
Ａｌ；０．０２以下
を含有し，残部がＦｅおよび不可避的不純物である合金よりなることを特徴とする耐摩耗性，耐事故性に優れた金属の圧延用鍛鋼製ロール。」（【特許請求の範囲】【請求項１】）「本発明は耐摩耗性に優れ，且つスリップ，絞り込み，かみ止め等の圧延事故によって受ける被害が小さい耐事故性に優れた圧延用ロールに関するもので，一体型および組立型のスリーブタイプの金属の圧延用鍛鋼製ロールに適用されるものである。」（【０００１】）「しかしながら，最近の圧延はスケジュールフリー圧延，高圧下圧延等その使用条件の苛酷化と圧延製品の寸法精度向上に対する要求が一段と厳しくなったことにより，補強ロールおよび中間ロールの摩耗肌荒れによるロールの交換頻度が増大しているのが現状である。そして，このことが連続圧延操業の中で生産性を阻害する大きな要因となっている。その対策としてロールの耐摩耗性の向上が強く要望されている。」（【０００３】）「この耐摩耗性は，ロール表面の硬さを現状レベルより上昇させることにより向上するが，その反面高硬度化に伴い靭性値の低下を招くことになる。また一方，使用条件の苛酷化に伴ってスリップ，絞り込み，かみ止等の圧延事故によってロールが受ける熱衝撃の度合も大きくなってきている。これらの圧延事故の際，ロール表面に発生する熱衝撃クラックの深さは，ロール原単位に大きな影響を及ぼすだけでなく，長期間使用される補強ロールおよび中間ロールにおいては大きなスポーリング事故を引き起す原因となる。このため耐摩耗性と共に耐事故性に優れたロールが熱望されている。」（【０００４】）「本発明はこのような現状に鑑み，成分調整特に微量のＮｂを添加することにより耐摩耗性および耐事故性に対する要望を充分に満足する金属の圧延用鍛鋼製ロールを提供することを目的とする。」（【０００５】）


「以上の如く本発明は，成分調整，特にＮｂを０.０１～０.０５％添加したことにより，結晶粒の粗大化を抑制し，高温焼入れにより合金のマトリックスへの固溶強化を図ると共に，高温焼戻しを行うことができるのでロール表面硬さがＮｂ無添加鋼のものより高くとも，またＮｂ無添加鋼のものと同じであっても耐摩耗性および耐事故性の優れた性能を得ることができ，従って耐摩耗性に優れ，且つスリップ，絞り込み，かみ止め等の圧延事故によって受ける被害が小さい耐事故性に優れた金属の圧延用鍛鋼製ロールの製造が可能となった。」（【００３４】）
⑧甲３１
「棒・線圧延においてロールに求められる特性は，粗列・中間列スタンドにおいては圧延速度が遅く，強圧下をおこなうためロールには特に耐熱亀裂性及び耐割損性，噛み込み牲，が求められ，中実の鋳鉄系ロールが使用されてきた。中間列後段，ブロックミル前段においては，耐熱亀裂性とこれと相反する耐肌荒れ性・耐摩耗性の両方が求められる。よってこれらの両面をある程度カバー出来る材種選定が必要でありＷＣ，ハイス系ロールあるいは硬度の高い鋳鉄系ロールが使われる。」（１２６頁末行～１２７頁６行目）
⑨甲３５
「このような圧延ロールの機能向上ニーズに対応するものとして，高速度鋼系材料（以下ハイスと呼ぶ）を適用したハイスロールが開発された。ハイスロールは，熱間圧延鋼板（ホットストリップもしくは熱間圧延）仕上圧延用ワークロールとして，連続鋳掛け（ＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓＰｏｕｒｉｎｇ    ｐｒｏｃｅｓｓｆｏｒ    Ｃｌａｄｄｉｎｇ：ＣＰＣ）法で製造されたものが急速に普及し，現在の鋼板圧延には不可欠な存在にまで成長した。その後，その成功に触発されて，熱間圧延鋼板粗圧延や形鋼ユニバーサル圧延，棒鋼・線材中間圧延スタンドにも適用が拡がり始め，製造プロセスも適用ロールのニーズに合わせてＣＰＣ法，遠心鋳造法，熱間静水圧加圧（ＨｏｔＩｓｏｓｔａｔｉｃＰｒｅｓｓ：ＨＩＰ）法が使い分けられるようになった。」（６０頁左下欄１１行～右下欄３行目）。「一般的に圧延ミルにおいては，最終に近いスタンドほど製品の表面性状や寸法精度に与えるロールの品質の影響が大きく，高い耐摩耗性，耐肌荒性が求められる。従って，ハイスロールの有する高い耐摩耗性，耐肌荒性は各圧延ラインの中間～仕上列スタンドで最も効果が期待される。図３は主な鉄鋼圧延ミルのロール材質の推移を示しているが，熱間圧延仕上前段ロールのようにほぼ１００％ハイスロールに置き替わった例もある。」（６０頁右下欄１６行～６１頁左欄５行目）
「最も肌要求の厳しい棒鋼・線材圧延では，中間列後段でＨＩＰハイスが使われている。また，粗列後段～中間列前段でＣＰＣハイスが使われている。」（６２頁左欄７～９行目），
「３.３棒鋼・線材圧延用ハイスロール
３.３.１棒鋼・線材の中間列ロール
…粗列前段スタンドでは圧延製品の送り速度が極めて小さいため，ロールは耐熱衝撃性と耐摩耗性，耐折損性を兼ね備えた鍛造アダマイトロールが主流である。…粗列後段スタンドから中間列にかけては，鍛造アダマイト，高硬度アダマイト及び高硬度ダクタイル鋳鉄ロールが使用されてきた。この種のロールの課題は主として耐摩耗性である。従って，ハイスロール導入の効果はこれらのスタンド列で最も発揮されると予想される。特に棒鋼・線材圧延は鋼板圧延以上に美麗な表面肌要求が高いため，摩耗だけでなく使用後の孔型表面の粗度にも留意する必要がある。…
以上の検討からハイスロールの適用は，棒鋼・線材ともに粗列後段から中間列を中心に進められている。」（６４頁右欄２３行～６５頁１４行目）
⑩甲３６
「８０年代後半に登場した，ハイスロールは，在来ロールに対して数倍の耐摩耗性を有することから，ワークロールの運用方法を大きく変え，圧延スケジュールやロール研削体制にも影響を及ぼす，エポックメイキングな技術革新であった。その後，各社ロールメーカーにより，機能やコストを特化したハイスロールの開発が行われているが，中後段スタンドにおける耐事故性を始めとする未解決の技術課題も多く残されている。本報では，ハイスロールを中心として，熱間用薄板圧延用ロールの高性能化の状況について概観し，苛酷化する圧延に対応して進められている，今後のロール開発について展望する。」（４１頁４～１０行目）「Ｆｉｇ.１に仕上げ前段用（ＦＷ），中後段用（ＦＨＷ）および粗スタンド用（ＲＷ）のワークロールの材質変遷を示す。」（４１頁１２～１３行目）との記載とＦｉｇ.１に，９０年代に入ってから，粗スタンド用ワークロール（ＲＷ）として，ハイス（Ｈ.Ｓ.Ｓ.）が使用されるようになったことの表示がある。
「熱間圧延では，ワークロール表面は…圧延応力，…機械的負荷を受ける。さらに，圧延材との接触・摩擦による急加熱と水冷による急冷の繰り返しによる熱的な負荷も同時に受けるため，ロール表面は，ヒートクラックを伴う機械的な損傷が発生する。ハイスロールはこのような損傷に強く，従来の高合金グレンロール，高クロムロールに対し整数倍の耐摩耗性を示す。」（４３頁２～１３行目）
「(1)仕上列前段用ワークロール
圧延速度が小さく，圧下量が大きいため後段スタンドに比べ，熱的な負荷が大きい。このため，より深いヒートクラックが発生しやすい。…粒状のＭＣ炭化物を主体とするハイスは，このようなヒートクラックが連結しがたく，生じても軽微であるために耐肌荒れ性が良好である。」（４３頁１９～２５行目）
⑪甲３７


「(1)粗ロール：粗ロールで初めの孔型はとくに，大きな断面の鋼材を圧延するので，孔型は深く，圧下が大きくなるため，強じん性と良好なかみ込みが必要である。また加熱炉から出た直後の高温材であり，一般にロール周速度も遅く，その表面は高温となる。それを冷却水で急冷するので，耐熱亀裂性に優れていること，いいかえればヒートクラックや熱応力に対する抵抗が大きいことが重要である。しかし粗ロール最終近くの孔型になると断面積が１/１０くらいまでになることもあり耐摩耗性も優れ，形状，寸法を正確に保つ必要がある。」（３８７頁２１～２７行目）
⑫特開２００５－２８１８３９号公報（甲４４）
「成分組成が重量％で，
Ｃ   ：１.７～２.５％
Ｓｉ：１.０～２.５％
Ｍｎ：０.５～１.５％
Ｎｉ：１.０～３.０％
Ｃｒ：０.１～１.０％
Ｍｏ：１.０～２.５％
Ｖ   ：０.５～３.５％
を含有すると共に，残部が実質的にＦｅから成り，且つ
Ｍｏ＋Ｖ   ：２.５～４.５％及び
Ｃ－０.２Ｖ：１.６～１.９％
を満たすことを特徴とする圧延用ロール材。」（【特許請求の範囲】【請求項１】）「熱間圧延用ロールとして，線材・棒鋼・小型形鋼等の粗列，中間スタンドロールには，従来，アダマイト系材若しくはダクタイル鋳鉄系材が使用されてきた。また圧延成績の向上を目的として，近年ではＣｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｖ等を各数％含有し，優れた耐摩耗性を有する高炭素ハイス系材，セミハイス系と称される材料が用いられ，これを外層材とした遠心鋳造製ロールが実用化されてきている。」（【０００２】）
「ところが上記ハイス系の圧延用ロール材を用いた圧延ロールは，耐摩耗性に優れているが，その組織はベイナイト若しくはマルテンサイトの基地中に非常に硬質な炭化物を晶析出させたものであり且つ黒鉛の晶出もないために，耐焼付き性，耐熱亀裂性に問題があった。」（【０００３】）
「そこで本発明は，上記ハイス系の圧延用ロール材や複合圧延ロールの問題点を解消し，圧延ロールの製造が容易で，製造コストも低く，しかも圧延ロールの耐摩耗性，耐焼付き性，耐熱亀裂性等をバランスよく兼ね備え，よってまた線材・棒鋼・小型形鋼等の粗列，中間列スタンド用の圧延に好ましく用いることができる，特に熱間圧延用の単層ロールに適したアダマイト系の圧延用ロール材及びそれを用いた圧延用ロールの提供を課題とする。」（【０００４】）
「…熱間圧延用ロールとしての耐焼付き性，耐熱亀裂性を大幅に改善させることができる。また…アダマイト系圧延用ロール材の硬度を格段に向上させることができ，よって圧延用ロールとしての耐摩耗性を格段に向上させることができる。よってアダマイト系材料のもつ強靭性に加えて，耐摩耗性と耐焼付き性と耐熱亀裂性とをバランスよく備えた，線材・棒鋼・小型形鋼等の粗列，中間列スタンド用の熱間圧延用で，特に単層ロールに適したロール材を提供できる。」（【０００６】）⑬「熱間圧延ロールはどこまで進歩したか」，日本鉄鋼協会講演論文集，ｖｏｌ.１５，２０
０２年，３０５－３０８頁（甲４５）
「１９８０年代後半登場したハイスロールは我が国初の，国産技術により誕生したロールといえる。…当初仕上列後段から始まったハイス化の動きは，仕上列前段で開花，粗列への展開も図られており，用途別の固有のニーズに対してロール材質の展開も広がってきている。」
（３０５頁２～６行目）
「実圧延におけるロール表面はロールバイト内での加圧，…機械的損傷と，加熱と水冷の繰り返しによる熱的損傷で代表される損傷を受ける。
その結果，ロール表面には摩耗と微細クラックが共存しており，圧延上流側ほど熱的損傷の度合いが強く肌荒れも大きい。在来材質に比較して，硬質かつ分散状炭化物とこれを保持する基地強度が高温でも優れているハイスロールはこの種の熱的損傷に対して良好な特性を示し，熱き裂や肌荒れが浅い。」（３０６頁２～１２行目）
「３.３粗列ワークロール
本用途は現在もハイスロールの適用拡大が図られている分野である。仕上前段よりも熱的損傷が深く，さらには高圧下のためスリップの問題もあり表面肌が美麗すぎても満足されない。炭化物を減少した基地主体型のハイスが試行されているが，製品品質を損なわない程度にロール面を人工的に粗くする方法も採られている。」（３０８頁１～１５行目）⑭「圧延におけるトライボロジー：潤滑と摩耗に関する研究の最近の動向」，鉄鋼協会編１４８・１４９回西山記念講座（１９９３），１５０－１５２頁（甲４６）「熱延用ロールの肌荒れはロール表面に繰り返し作用する熱的，機械的負荷によって発生するロール表層部の局部的な欠落現象である。その肌荒れの表面状況から種々の名称で例えば，流星斑，バンデング，梨地肌等と呼ばれている。
肌荒れは製品の表面品位に直接的な悪影響を及ぼすのみならずロール組替え頻度の増加等の生産性にも影響するので，それらの発生メカニズムについては古くから研究されており，摩耗のほかにも熱疲労，転動疲労，塑性流動，及び焼付き等の損耗現象が関与して発生しているとされている。しかしなが肌荒れの多くは熱疲労あるいは転動疲労によって発生する熱亀裂が起因となっているのでここでは熱亀裂の発生，進展におよぼすロール材質の影響を中心にして述べる。」（１５０頁２９～３９行目）
「また，図１６に仕上前段におけるハイスロール（一体鍛造製，ＨＳ７９，圧縮降伏強さ２２００ＭＰａ）とハイクロム鋳鉄ロール（ＨＳ７２，圧縮降伏強さ１５００ＭＰａ）との熱亀裂発生状況の比較を示す。ハイスロールの縦クラックの深さはハイクロムロールの１/２になっており，また横クラックが発生しがたくその発生位置も非常に浅くなっている。一方クラックは炭化物を伝播して進展するので炭化物の形態も熱亀裂に大きな影響をおよぼすことが知られている。」（１５２頁２２～３１行目）
イ検討


前記１(2)のとおり，甲１発明は，熱間の帯鋼又は鋼板の仕上げ圧延の後段機群における高圧下時のスリップ現象の防止等を課題とする熱間圧延複合ロールである。そして，上記アの各刊行物の性質を踏まえて，その各記載を総合すれば，①ハイスロールを棒鋼，線材の圧延に使用すること（甲３１，甲３５）及びハイスロールを粗圧延に使用すること（甲３５，甲３６，甲４５）は，本件特許出願当時の周知技術であること，②熱間圧延において，粗圧延時における熱疲労亀裂を原因とするロール表面の損傷を防止することは，技術常識として，ロールの材質いかんにかかわらない技術課題として当業者に認識されていたこと（甲２，甲３，甲１１，甲１２，甲１３，甲３１，甲３５，甲３６，甲３７，甲４４，甲４５，甲４６）が認められる。
そうであれば，当業者が，熱疲労亀裂を原因とするロール表面の損傷の防止をするという上記技術常識の観点から，甲１発明の熱間圧延複合ロールを，周知技術に従い棒鋼又は線材の粗圧延のためのものとすることは，格別困難ではない。そうすると，甲１発明に上記周知技術・技術常識を組み合わせて，相違点１に係る本件訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易になし得たことといえる。
(2)   被告の主張について
ア使用用途及び解決課題について
被告は，本件訂正発明１のハイスロールは，従来のハイスロールでは対応できなかった特に高温高圧下でなされる棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に使用されるものであるから，その用途・課題は容易に想到できない旨を主張する。まず，この点の検討に当たり，本件訂正発明１の特許請求の範囲の記載をみると，「棒鋼，線材，あるいは形鋼の粗圧延のための熱間圧延用複合ロール」との部分は粗圧延全体を示している。そして，特許請求の範囲には，更に「圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労き裂が起点となってロール表面が損傷することを防止するため」とあり，本件訂正明細書には「前記したハイス系ロールの使用は，圧延速度の大きな仕上げ及び中間圧延機群での使用に限定されていた。なぜなら，このハイス系ロールを，圧延速度が小さな粗圧延機群に使用する場合，ロールが高温となった鋼材と比較的長い時間接触することにより，熱伝導によってロールの内部まで温度が上昇し，また水冷による冷却がロールの回転ごとに繰り返されることにより，ロールの表面から深いき裂が生じるからである。このため，このき裂が起点となって，ロールの表面が損傷し，ひいては表面の一部が剥離するため，全く使用に耐えるものではなかった。」（【０００４】）とあり，圧延速度や温度についての定量的な記載があるものではなく，仕上げ圧延及び中間圧延との相対的な対比として記載されているにすぎず，一方で，本件訂正発明１の「粗圧延」が特定の箇所での使用に限定することを明示する記載は見当たらない（なお，特許法３０条１項適用のために示された甲１５には，本件訂正発明の熱間圧延複合ロールを，棒鋼，線材の粗スタンドの後段部で使用したことが明示されている〔４５～４６頁〕。）。
したがって，本件訂正発明１のハイスロールは，棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延全般に用いることを目的とするものと認められる。
そうすると，前記(1)にて認定判断のとおり，ハイスロールを棒鋼，線材の粗圧延に用いることは周知技術であり，その際の技術的課題は技術常識なのであるから，本件訂正発明１のハイスロールの使用用途及び解決課題が当業者において容易に想到できないとはいえない。
以上のとおりであり，被告の上記主張は，採用することができない。
イ甲３５～甲４２の証拠としての適格性について
被告は，甲３５～甲４２が，甲１，甲１１～甲１３の技術的意義を明らかにするための補助資料ではないから証拠適格を欠く旨の主張をする。しかしながら，審決取消訴訟において提出される証拠が，審判時に提出された引用文献の技術的意義を明らかにするものに限定されるべき根拠はなく，また，上記(1)イにて認定判断のとおり，甲３５～３７は，周知技術又は技術常識を明らかにする資料として用いられたにすぎない。
したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
ウ各刊行物の記載について
(ｱ)甲３５
被告は，甲３５は，熱負荷が高い箇所でハイスロールを用いる点について記載も示唆もない旨を主張する。
しかしながら，甲３５には，上記(1)ア⑨のとおり，ハイスロールを棒鋼，線材の粗圧延に用いることが記載されており（６２頁左欄７～９行目など），熱間圧延において粗圧延が中間圧延又仕上圧延よりも熱負荷が高いこと，圧延の上流側になればなるほど熱負荷が高いことは自明なことである。
したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ)甲３６
被告は，甲３６は，ハイスロールを棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用しようとの動機付けとはならない旨を主張する。
確かに，甲３６は，薄板圧延に関するものではあるが（４１頁４～１０行目），棒鋼，線材又は形鋼には使用できないとする記載があるわけではなく，一方で，上記のとおり，他の刊行物（甲３５）にハイスロールを棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に用いることの記載があることにかんがみると，甲３６が，ハイスロールを棒鋼，線材又は形鋼の粗圧延に適用することの動機付けにならないとはいえない。したがって，被告の上記主張は，採用することはできない。
(3)   小括
以上のとおりであるから，相違点１に係る審決の判断には，誤りがある。したがって，取消事由１は，理由がある。
３取消事由４（実施可能要件充足に関する判断の誤り）について
(1)訂正事項８の判断について


原告は，訂正事項８を誤記を目的とするものと認めて訂正を認めた審決の認定判断について，本件明細書の表３（【００５０】）に記載された比較例１・２の金属炭化物の面積％と結晶粒サイズの各数値の部分を誤記と認定する根拠がないから，訂正事項８の訂正を認めた審決の判断には誤りがある旨を主張する。そこで，以下，検討するに，比較例１・２及び実施例１～５の代表的な光学顕微鏡による組織写真である本件明細書のＡ「ＡＭ」及びＢ「ＢＭ」の写真（【図２】）と特許法３０条１項の適用を受けるために被告が示した文献である甲１５の「ＡＭ」及び「ＢＭ」の写真（４１頁Ｆｉｇ.５）とが，それぞれ，同じ写真であることは，アトランダムに配置されるはずの組織の状況が全く同一である点からみて明らかである。したがって，本件明細書の図２の写真に誤りはないと認められる。そして，この「ＡＭ」材（比較例）及び「ＢＭ」材（実施例）に関係するものとうかがわれる本件明細書に記載された計測数値（【表３】【００５０】）と甲１５における計測数値（Ｔａｂｌｅ２）とを対比すると，次のとおりである。
金属炭化物（面積％）結晶粒サイズ（μｍ）
ＭＣＭ２Ｃ    合計２－ＤＡＳ    ＭＣＭ２Ｃ
本件明細書
実施例３１０.４    １.１１１.５    ３５.５６.３    １１.６比較例１８.１    ５.２１３.３    ５１.２４０.６    ６８.７比較例２５.２    １６.９２２.１    ８３.２６０.７    ８８.５甲１５ＢＭ    １０.４１.１    １１.５３５.５    ６.３１１.６ＡＭ１８.５    １.８２０.３    ２８.２６.０    １２.４上記対比からすると，本件明細書の比較例１・２の計測数値か，甲１５のＡＭの計測数値のいずれかが誤っていることになる。そして，本件明細書のＡ「ＡＭ」の写真及び甲１５の「ＡＭ」の写真には，本件明細書の表３における比較例１・２に係る記載によると存在するはずの４０μｍ以上のＭＣ又はＭ２Ｃの結晶粒子は存在しないから，甲１５の計測数値が，本件明細書の当該数値に対して，計測対象である組織の写真の状況をより正確に反映していることは明らかである。したがって，本件明細書の表３に記載された比較例１・２の金属炭化物の面積％と結晶粒サイズの各計測数値の部分は，誤りと認められる。これに対して，原告は，本件明細書の試験片と甲１５の試験片との製造方法が違う旨を主張するが，本件明細書に誤記があったか否かという問題は，同明細書の図２の写真に誤りがない以上，その写真に写された組織に関する，本件明細書の計測数値が正確であるか否かという問題であって，その組織片がどのような製造方法で作成されたかとは関係がない。原告の主張は，採用することができない。
(2)訂正事項７，９，１０の判断について
上記(1)のとおり，訂正事項８の訂正は適法であるから，専ら訂正事項８の訂正が適法でないことを理由とする原告の主張を採用することができないことは，明らかである。
(3)実施可能要件の充足について
上記(1)(2)のとおり，訂正事項７～１０の訂正を適法でないとする理由はないから，専ら訂正事項７～１０の訂正が適法でないことを前提とする原告の主張を採用できないことは，明らかである（なお，仮に実施例や比較例の記載がないとしても，直ちに発明の詳細な説明が実施可能要件を欠くことにはならないところ，①本件訂正明細書には，実施例として「ＢＭ」，比較例として「ＡＭ」の組織写真がそれぞれ示されているから，写真だけであるとしても，実施例と比較例の相応の比較は可能であり，②発明の評価方法が特殊モールドにより製造されたものについてされているとしても，連続鋳掛け法は周知の技術であり（甲１，３６），本件訂正明細書には，製造条件等が明示されている。そうであれば，当業者において明細書の発明の詳細な説明に基づき本件訂正発明を実施し，その作用効果を確認することが，過度の試行錯誤を必要とするものとはいえない。）。
したがって，原告の主張は，いずれにしても，採用することができない。
(4)小括
以上のとおり，実施可能要件に関する審決の判断には，誤りはない。したがって，取消事由４は，理由がない。
４まとめ
以上のとおり，取消事由４は理由がないが，取消事由１は理由があるから，取消事由２・３について判断するまでもなく，審決を取り消すこととする。さらに，特許無効審判において，相違点１が容易想到であることを前提に，相違点２～４及び本件発明２，４～８の容易想到性について改めて判断することが相当である。
第６結論
よって，原告の請求は理由があるから，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清    水        節
裁判官
中    村        恭
裁判官
中    武    由    紀


平成２６年３月２５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（ワ）第９６９５号債務不存在確認請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１月２８日
判決
東京都港区〈以下略〉
原告       ＡｐｐｌｅＪａｐａｎ合同会社同代表   者代表   社員       アップ   ルオペ   レーシ   ョ
ンズイ   ンター   ナショ   ナル
同訴訟   代理人   弁護士        長沢幸   男
矢倉千   栄
永井秀   人
稲瀬雄   一
石原尚   子
金子晋   輔
蔵原       慎一朗
同訴訟   復代理   人弁護   士      片山英   二
北原潤   一
岡本尚   美
同訴訟   代理人   弁理士        大塚康   徳同補佐   人弁理   士      大塚康   弘
前田浩   次
大韓民国京畿道水原市〈以下略〉
被告       三星電   子株式   会社同訴訟   代理人   弁護士        大野聖   二
三村量   一
田中昌   利

市橋智   峰
井上義   隆
小林英   了
飯塚暁   夫
井上    聡
逵本憲   祐
岡田紘   明
同訴訟   代理人   弁理士        鈴木    守同補佐   人弁理   士      大谷    寛
主文
１被告が，原告による別紙物件目録記載の各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）につき，特許第４２９１３２８号の特許権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，原告による別紙物件目録記載の各製品（以下「本件各製品」と総称し，それぞれの製品を「本件製品１」などという。）の生産，譲渡，輸入等の行為は，被告が有する発明の名称を「無線通信システムにおけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法」とする特許第４２９１３２８号の特許権（以下「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）の侵害行為に当たらないなどと主張し，被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害

賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。１前提事実（争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実）
(1)当事者
ア原告は，米国法人であるアップル・インコーポレイテッド（以下「アップル社」という。）のパーソナル・コンピュータ，スマートフォン等の輸入，販売を目的とする合同会社である。原告は，平成２３年１０月３０日に，アップル社の子会社であるアップルジャパン株式会社を吸収合併した（以下，合併の前後を通じ，単に「原告」という。）。イ被告は，半導体，スマートフォン，タブレット型コンピュータ等の製造，販売，輸入等を目的とする韓国法人である。
(2)被告の特許権（甲１，２）
ア被告は，平成１８年１月６日に本件特許に係る出願（特願２００６－１７７７。優先日・平成１７年１月６日，同年２月４日，優先権主張国・韓国）をし，平成２１年４月１０日に本件特許権の設定登録を受けた（以下，特許登録時の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。イ本件特許の特許請求の範囲は１６の請求項から成り，その請求項１１及び１４の記載は次のとおりである（以下，請求項１１に係る発明を「本件発明１」，請求項１４に係る発明を「本件発明２」といい，本件発明１及び２を併せて「本件各発明」という。）。
(ア)請求項１１
「アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設
方法であって，
前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部である第１のＴＦ
についての第１の利得因子を受信するステップと，

前記ＴＦ組のうち前記第１のＴＦではない第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうち最大のインデックス以上であれば，前記最大のインデックスを有する第１のＴＦを前記第２のＴＦ
のための基準ＴＦとして決めるステップと，
前記第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく，且つ，前記第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうちｋ番目のインデックス以上であり，（ｋ＋１）番目のインデックスよりも小さければ，前記ｋ番目のインデックスを有する第１のＴＦを前記第２のＴＦのための前
記基準ＴＦとして決めるステップと，
前記決められた基準ＴＦについての前記第１の利得因子を用いて前記第２のＴＦについての第２の利得因子を計算するステップと，を含み，前記第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする前記方法。」
(イ)請求項１４
「アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設
定方法であって，
前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部である第１のＴＦ
についての第１の利得因子を受信するステップと，
前記ＴＦ組のうち前記第１のＴＦではない第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうち最初のインデックスよりも小さければ，前記最初のインデックスを有する第１のＴＦを基準ＴＦと
して決めるステップと，
前記決められた基準ＴＦについての前記第１の利得因子を用いて前記第２のＴＦについての第２の利得因子を計算するステップと，を含み，


前記第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする前記方法。」
ウ本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件１－Ａ」などという。）。
(ア)本件発明１（請求項１１）
１－Ａ    アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得
因子の設定方法であって，
１－Ｂ    前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部である第１のＴＦについての第１の利得因子を受信するステ
ップと，
１－Ｃ１前記ＴＦ組のうち前記第１のＴＦではない第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうち最大のインデックス以上であれば，前記最大のインデックスを有する第１のＴＦを前記第２のＴＦのための基準ＴＦとして決めるス
テップと，
１－Ｃ２前記第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく，且つ，前記第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうちｋ番目のインデックス以上であり，（ｋ＋１）番目のインデックスよりも小さければ，前記ｋ番目のインデックスを有する第１のＴＦを前記第２のＴＦのための前記基準ＴＦとして
決めるステップと，
１－Ｄ    前記決められた基準ＴＦについての前記第１の利得因子を用いて前記第２のＴＦについての第２の利得因子を計算する
ステップと，を含み，

１－Ｅ    前記第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信する
のに用いられる
１－Ｆ    ことを特徴とする前記方法。
(イ)本件発明２（請求項１４）
２－Ａ    アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得
因子の設定方法であって，
２－Ｂ    前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部である第１のＴＦについての第１の利得因子を受信するステ
ップと，
２－Ｃ    前記ＴＦ組のうち前記第１のＴＦではない第２のＴＦのインデックスが前記第１のＴＦのインデックスのうち最初のインデックスよりも小さければ，前記最初のインデックスを有す
る第１のＴＦを基準ＴＦとして決めるステップと，
２－Ｄ前記決められた基準ＴＦについての前記第１の利得因子を用いて前記第２のＴＦについての第２の利得因子を計算するス
テップと，を含み，
２－Ｅ    前記第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信する
のに用いられる
２－Ｆ    ことを特徴とする前記方法。
(3)原告の行為等
ア原告は，平成２３年から平成２６年１月２８日までの間，アップル社が製造した本件各製品を輸入し，販売した。
イ本件各製品は，第３世代携帯電話システム（３Ｇ）（Third   Generation）等の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする複数の団体のプロジェクトである３ＧＰＰ（ThirdGenerationPartnership   Project）が

策定したデータ通信規格であるＵＭＴＳ（UniversalMobileTelecommunicationsService）システムにおいて上りリンクの通信を高速化した規格であるＨＳＵＰＡ規格（HighSpeedUplink   PacketAccess）を採用したいわゆる３．５Ｇのスマートフォンないしタブレット端末製品である（乙２，３。以下，ＨＳＵＰＡ規格を含む３ＧＰＰのデータ通信規格を「３ＧＰＰ規格」ということがある。）。
ＵＭＴＳ規格は，日本では，Ｗ－ＣＤＭＡ方式と称されている。(4)本件特許に関するＦＲＡＮＤ宣言（甲１９，２０）３ＧＰＰを結成した標準化団体の一つであるＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）は，知的財産権（ＩＰＲ）の取扱いに関する方針として「ＩＰＲポリシー」を定めている。
被告は，ＥＴＳＩの会員であり，平成１８年５月１９日，ＥＴＳＩに対し，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項に従って，特許出願中の本件各発明に係る権利が，ＥＴＳＩの規格番号（3GPPTS25.214）に関連して必須ＩＰＲであるか，又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項に準拠する，公正，合理的かつ非差別的な条件（以下「ＦＲＡＮＤ条件」という。）で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（以下「本件ＦＲＡＮＤ宣言」という。）をした。
(5)仮処分申立て
被告は，平成２３年１０月１７日，本件各製品における上りリンクデータ送信における利得係数の設定方法（以下「原告方法」という。ただし，その具体的な構成については当事者間に争いがある。）は本件各発明の技術的範囲に属し，原告による本件各製品の輸入等の行為が本件特許権の間接侵害を構成する旨主張して，特許法１００条１項に基づく差止請求権を被保全権利として，原告に対し，本件各製品の生産，譲渡，輸入等の差止め等を求める仮処分命令の申立て（東京地方裁判所平成２３年（ヨ）第２２０８２号。以下「本件仮処分命令の申立て」という。）をした。

２争点及び争点に関する当事者の主張


本件の争点は，(1)原告方法の構成及び原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するか（争点１），(2)本件各製品の販売等が本件特許権の間接侵害に当たるか（特許法１０１条４号及び５号）（争点２），(3)特許法１０４条の３第１項の規定により本件特許権の権利行使が制限されるか（争点３），(4)本件各製品について本件特許権の消尽が認められるか（争点４），(5)本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づきライセンス契約が成立したか（争点５），(6)被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用となるか（争点６），(7)原告が賠償すべき被告の損害額はいくらか（争点７）である。
なお，被告が原告に対し本件仮処分命令の申立てをしていること，それにもかかわらず差止め又は損害賠償を求める本案訴訟を提起していないこと，原告が本件各製品の輸入，販売等につき一切の損害賠償請求権を負うことはない旨主張していることに照らすと，原告には時期及び金額を特定せずに上記損害賠償請求権の不存在の確認を求める利益があると解される。
(1)争点１（原告方法の構成及び本件各発明の技術的範囲への属否）について
（被告の主張）
ア原告方法の構成
(ア)本件各製品は３ＧＰＰ規格に準拠しており，３ＧＰＰ規格（ＨＳＵＰＡ規格）における上りリンクデータ送信における利得係数の設定方法は別紙「原告方法の構成」のとおりであるから，これに準拠する原告方法も同様であり，本件各発明との関係では次の各構成を有している（以下，各構成を「構成１－ａ」などという。)。
ａ本件発明１との対比における構成
１－ａ原告方法は，上りリンクデータ送信における利得係数の設定方法である。
１－ｂ原告方法は，Ａed（ΔE-DPDCH）及びβｃから，上りリンクデータ送

信のために使用し得る参照利得係数βed,refを導出する（βｃは所定の計算式に基づき導出される場合もある。）。この参照利得係数βed,refは，全Ｅ－ＴＦＣ（最大１２８個）ではなく，上位レイヤーから信号伝達されるΔE-DPDCHに対応した参照Ｅ－ＴＦＣに限り（最大８個）導出され，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣの利得係数を導出するために使用される。また，Ｅ－ＴＦＣには，Ｅ－ＴＦＣＩというインデックスされた伝送フォーマットが含まれている。
１－ｃ１原告方法は，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣについて，そのＥ－ＴＦＣＩが最大の参照Ｅ－ＴＦＣＩ以上の場合には，最大の参照Ｅ－ＴＦＣを基準となるＥ－ＴＦＣとして決めるステップ（(ア)Ｅ－ＴＦＣＩj≧Ｅ－ＴＦＣＩref,Mの場合，参照Ｅ－ＴＦＣはＭ番目の参照Ｅ－ＴＦＣ）がある。
１－ｃ２原告方法は，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣについて，そのＥ－ＴＦＣＩが最大の参照Ｅ－ＴＦＣＩより小さく，かつ，これが参照Ｅ－ＴＦＣのｍ番目のＥ－ＴＦＣＩ以上，（ｍ＋１）番目のＥ－ＴＦＣＩより小さい場合には，ｍ番目の参照Ｅ－ＴＦＣを基準となるＥ－ＴＦＣとして決めるステップ（(ウ)Ｅ－ＴＦＣＩref,1≦Ｅ－ＴＦＣＩj＜Ｅ－ＴＦＣＩref,Mの場合，参照Ｅ－ＴＦＣは，Ｅ－ＴＦＣＩref,m≦Ｅ－ＴＦＣＩj＜Ｅ－ＴＦＣＩref,m+1となるｍ番目の参照Ｅ－ＴＦＣ）がある。
１－ｄ原告方法は，上記１－ｃ１ないし１－ｃ２において決められた基準となる参照Ｅ－ＴＦＣの参照利得係数βed,refを使用して，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣについての利得係数βed,kを導出するステップがある。
１－ｅ原告方法は，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣの利得係数βed,kを，上りリンクデータの送信に用いる。

１－ｆ原告方法は，以上の構成を備えている。
ｂ本件発明２との対比における構成
２－ａ構成１－ａと同じ。
２－ｂ構成１－ｂと同じ。
２－ｃ原告方法は，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣについて，そのＥ－ＴＦＣＩが最初の参照Ｅ－ＴＦＣＩよりも小さい場合には，最初の参照Ｅ－ＴＦＣを基準となるＥ－ＴＦＣとして決めるステップ（(イ)Ｅ－ＴＦＣＩj＜Ｅ－ＴＦＣＩref,1の場合，参照Ｅ－ＴＦＣは１番目の参照Ｅ－ＴＦＣ）がある。
２－ｄ原告方法は，上記２－ｃにおいて決められた基準となる参照Ｅ－ＴＦＣの参照利得係数βed,refを使用して，参照Ｅ－ＴＦＣではないＥ－ＴＦＣについての利得係数βed,kを導出するステップがある。２－ｅ構成１－ｅと同じ。
２－ｆ原告方法は，以上の構成を備えている。


(イ)原告方法が上記のとおりであることは，チップワークス社によるテスト結果（乙９）からも裏付けられている。
イ構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの充足
(ア)「受信」
次のとおりの受信の語義，技術常識及び本件明細書の記載によれば，利得因子を導出するための構成要素のシグナリングを受けて利得因子を導出することは利得因子の「受信」に含まれる。
ａ「受信」とは，他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けることを意味する。したがって，「受信」に当たるかどうかは，端末がある値を他から受け取るものであるか否かにより決せられるべきであり，ある値を直接他から受け取る場合に限られることはない。
ｂ３ＧＰＰ規格の従来技術であるＤＰＣＣＨにおいては，利得係数βｃをシグ

ナリング方式により設定する場合，シグナリングされる値（「０～１５」の整数値）を，端末でＤＰＣＣＨデータを送信する際に現実に設定することのできる値（「1/15」，「2/15」，「1」等）に変換している。このように，基地局からシグナリングされた値そのものが利得係数として設定されない構成であっても，「シグナリングされた利得係数」（乙８（原文）の２０頁「5.1.2.5.2Signalledgainfactors」）とされ，「受信」に当たると解されている。ｃ本件明細書（段落【００２３】，【００４３】～【００４５】）には，ＤＰＣＣＨの利得因子βｃが一定値でない場合につき，第１の利得因子はβｃ・βe,ref／βc,refとなるところ，第１の利得因子の構成要素であるβｃ及びβe,ref／βc,refのうちのβｃについては，利得因子計算方式により得られることもあるが，これを「受信」したものとして記載されている。このように，本件明細書は，βｃ及びβe,ref／βc,refが「第１の利得因子」の構成要素であって，これらを乗じることによって「第１の利得因子」の値を得る構成を「受信」の一例として開示している。
ｄ本件明細書（段落【００４７】～【００５０】，【００５３】～【００５５】，図５及び６）には，シグナリングされる情報要素のうちの各基準ＴＦＣについてのＥ－ＤＰＤＣＨの利得因子βe（「第１の利得因子」）のシグナリングは例えば「０～１５」の整数値で行われるが，端末が現実に設定するβeの値は「２８」，「３２」等の異なる値であることが記載されている。したがって，本件明細書は，基地局からシグナリングされた値を用いて端末が導出した値について，端末が「受信」したものとして開示しているということができる。ｅ本件各発明の「計算」は，関係情報（Reference   E-TFCID等）によることなく端末において基準となるＥ－ＴＦＣＩを定め，当該Ｅ－ＴＦＣＩに対応する「第１の利得因子」を用いて「第２の利得因子」を導き出すことを意味しているから，本件特許の特許請求の範囲に記載された「計算」の語は，上記「受信」の解釈を妨げるものではない。

(イ)原告方法について
ａ構成１－ｂ及び２－ｂの「全Ｅ－ＴＦＣ（最大１２８個）ではなく，上位レイヤーから信号伝達されるΔE-DPDCHに対応した参照Ｅ－ＴＦＣ（最大８個）に限り導出され」る「参照利得係数βed,ref」は，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「ＴＦ組の一部である第１のＴＦについての」「第１の利得因子」に該当する。ｂ原告方法では，端末がΔE-DPDCHのシグナリングを受けてＡedを導出し，これに上りリンク方向におけるデータ送信に際して常に設定されるＤＰＣＣＨの利得係数βｃを乗じることにより参照利得係数βed,refが導出される。Ａedは，ＤＰＣＣＨの利得係数βｃを乗じることにより参照利得係数βed,refが導出されるように設定された値であるから，βed,refとＡed・βｃとは一対一の対応関係を有している。したがって，シグナリングを受けて導出されたＡedを乗じて導出される参照利得係数βed,refは，端末が他から受け取ったものにほかならない。
また，βｃはシグナリング方式又は計算方式により得られるが，シグナリング方式はシグナリングされた値を端末で量子化して利得係数とするものであり，計算方式は端末が参照ＴＦＣの利得係数（βｃ,ref）及び他のＴＦＣと参照ＴＦＣの関連づけ情報要素のシグナリングを受けて端末が導出するものであるから，いずれの方式によっても，βｃは端末が他から受け取ったものといえる。そうすると，いずれも端末が他から受け取った値であるＡedとβｃを乗じて得られた参照利得係数βed,refも，端末が他から受け取ったものといえる。ｃ以上のとおり，原告方法においては，「第１の利得因子」の「受信」が行われている。
ウ構成要件１－Ｃ１～１－Ｄ並びに２－Ｃ及び２－Ｄの充足(ア)構成１－ｃ１～１－ｄは構成要件１－Ｃ１～１－Ｄを，構成２－ｃ及び２－ｄは構成要件２－Ｃ及び２－Ｄをそれぞれ充足する。(イ)原告は，本件各発明においては，基準ＴＦを決めるステップ（構成要件１－
Ｃ１，１－Ｃ２及び２－Ｃ）は，第１の利得因子を受信するステップ（構成要件１－Ｂ，２－Ｂ）の後に行われることを要すると主張するが，そのように限定解釈する根拠はなく，仮に原告方法においてこれらのステップの順番が前後しているとしても，本件各発明の充足性に影響しない。
エ構成要件１－Ｅ及び２－Ｅ


(ア)構成要件１－Ｅ及び２－Ｅの「第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信するのに用いられる」とは，アップリンクデータの送受信が行われるに当たり，第２の利得因子が用いられていれば足り，第２の利得因子の値それ自体が基地局に伝送されることを要するものではない。
(イ)本件各製品は，第２の利得因子を用いてアップリンクデータの電力を設定し，当該設定された電力値にてアップリンクデータの送受信を行うものであるから，構成要件１－Ｅ及び２－Ｅを充足する。
仮に構成要件１－Ｅ及び２－Ｅが，「第２の利得因子」がアップリンクデータを送信するだけでなく「受信」するのに用いられていることを要するとしても，基地局がアップリンクデータを受信する際に，その電力値を通じて第２の利得因子の値を受け取っているから，アップリンクデータの受信にも第２の利得因子が用いられているといえる。
オ以上のとおり，原告方法は，構成要件１－Ｂ～１－Ｅ及び２－Ｂ～２－Ｅを充足し，構成要件１－Ａ及び１－Ｆ並びに２－Ａ及び２－Ｆも充足することになるから，原告方法は，本件各発明の技術的範囲に属する。
（原告の主張）
ア原告方法
(ア)本件各製品は３ＧＰＰ規格に準拠しているものの，本件各製品が現実に通信において使用される際に，同規格に基づいて具体的にどのように上りリンクデータ送信における利得係数の導出を行っているかは原告にも明らかではない。

(イ)３ＧＰＰ規格は被告の主張する原告方法の構成を裏付けるものではない。
ａβｃの導出
３ＧＰＰ規格によれば，βｃは計算方式により端末が導出することもできるから，原告方法において，βed,refの構成要素であるβｃを必ず受信しているとはいえない。
ｂ参照Ｅ－ＴＦＣとしてシグナリングされるＥ－ＴＦＣの個数３ＧＰＰ規格においては，参照Ｅ－ＴＦＣとして一つのＥ－ＴＦＣのみをシグナリングすることも認められているところ，その場合，構成１－ｃ１及び１－ｃ２並びに２－ｃの，「基準となるＥ－ＴＦＣとして決めるステップ」と構成１－ｄ及び２－ｄの「決められた基準となる参照Ｅ－ＴＦＣの参照利得係数βed,refを使用」するステップは存在しない。また，３ＧＰＰ規格においては，シグナリングされるＥ－ＴＦＣが全Ｅ－ＴＦＣであることを除外していないところ，その場合，構成１－ｂ及び２－ｂの「参照利得係数βed,refは，全Ｅ－ＴＦＣ（最大１２８個）ではなく，上位レイヤーから信号伝達されるΔE-DPDCHに対応した参照Ｅ－ＴＦＣに限り（最大８個）導出され」との構成は有しない。
ｃ参照Ｅ－ＴＦＣの参照利得係数の導出（構成１－ｂ及び２－ｂ）とそれ以外のＥ－ＴＦＣの利得係数の導出（構成１－ｃ１及び１－ｃ２並びに２－ｃ）の
前後関係
３ＧＰＰ規格においては，一つの参照Ｅ－ＴＦＣを基準Ｅ－ＴＦＣと決めてから当該基準Ｅ－ＴＦＣのための参照利得係数を導出するという方法，すなわち，構成１－ｂ及び構成２－ｂのステップを，構成１－ｃ１及び１－ｃ２並びに構成２－ｃのステップの後に実行する方法も許容されており，その場合，構成１－ｂ～１－ｅ，構成２－ｂ～２－ｅの順序で利得係数の設定がされるわけではない。

(ウ)チップワークス社によるテスト結果は，原告方法を再現するためのテスト条件が不適切であり，原告方法についての被告の主張を裏付けるものではない。
イ構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの非充足
(ア)「受信」
ａ「受信」とは，端末が送信機から送信された情報そのものを取得することであり，少なくとも，端末が送信機から送信された値を用いて独自に計算し，かかる計算によって算出された値を得ることは含まれない。ｂ仮に，原告方法が被告主張のとおり特定されるとしても，被告の特定する原告方法においては，シグナリングを受けたΔE-DPDCHから，量子化された振幅比Ａedを導出し，これに，シグナリングを受けるか，又は所定の計算式により導出されたβｃを乗じることによって，上りリンクデータ送信のために使用し得る参照利得係数βed,refを導出するのである。したがって，参照利得係数そのものを受信していないから，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「第１の利得因子を受信」に当たらない。
(イ)「複数のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部
である第１のＴＦについての第１の利得因子」
ａ構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「複数のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部」との文言に加え，構成要件１－Ｃ１及び１－Ｃ２並びに２－Ｃの「基準ＴＦとして決める」，構成要件１－Ｄ及び２－Ｄの「前記決められた基準ＴＦ」との文言からすれば，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂにおいては，参照利得因子を受信するＴＦは，①複数のインデックスされたＴＦを含むＴＦ組の全部ではなく一部であり，かつ，②１個ではなく２個以上であることを要するものと解される。
ｂ前記ア(イ)ｂのとおり，３ＧＰＰ規格は，複数のＥ－ＴＦＣの参照利得係数のシグナリングを受けることを規定していないし，反対に，全部のＥ－ＴＦＣの参照利得係数のシグナリングを受けることを除外してもいないから，「複数


のインデックスされた伝送フォーマット（ＴＦ）を含むＴＦ組の一部である第１のＴＦについての第１の利得因子」を受信しているとはいえない。ウ構成要件１－Ｃ１及び１－Ｃ２並びに２－Ｃの非充足(ア)本件各発明は，特許請求の範囲の文言上，「基準ＴＦとして決めるステップ」（構成要件１－Ｃ１及び１－Ｃ２並びに２－Ｃ）は，「第１の利得因子を受信するステップ」（構成要件１－Ｂ及び２－Ｂ）の後に行われることを要件としている。
(イ)前記ア(イ)ｃのとおり，３ＧＰＰ規格は，全ての参照Ｅ－ＴＦＣのために全ての参照利得係数を導出し，その後に，一つの参照Ｅ－ＴＦＣを基準Ｅ－ＴＦＣとして決めるというステップを踏むものとされていないから，構成要件１－Ｃ１及び１－Ｃ２並びに２－Ｃを充足しない。
エ構成要件１－Ｅ及び２－Ｅの非充足
(ア)構成要件１－Ｅ及び２－Ｅの「送受信」とは送信及び受信を意味する。(イ)本件各製品においてはアップリンクデータを受信することが想定されていないから，原告方法は「送受信」に当たらない。
仮に，「受信」の主体が基地局であるとしても，基地局は第２の利得因子の値を知らないし，第２の利得因子を受信してもいない。オ以上のとおり，原告方法は本件各発明の構成要件を充足せず，本件各発明の技術的範囲に属さない。
(2)争点２（本件特許権の間接侵害の成否）について
（被告の主張）
ア本件各製品において，前記(1)（被告の主張）のとおりの原告方法を全く使用しないという形態は，その経済的，商業的又は実用的な使用形態としておよそ想定できないから，本件各製品は，本件各発明の使用にのみ用いるものであるといえる。したがって，原告が業として本件各製品を輸入等する行為は，本件特許権の間接侵害を構成する（特許法１０１条４号）。

イ本件各製品は，本件各発明に係る方法の使用に用いる物であって本件各発明による課題の解決に不可欠なものであるところ，原告は，遅くとも，本件仮処分命令の申立ての仮処分命令申立書の送達により，本件各発明が特許発明であること及び本件各製品が本件各発明の実施に用いられることを知ったものである。したがって，原告が業として本件各製品を輸入等する行為は，本件特許権の間接侵害を構成する（特許法１０１条５号）。
（原告の主張）
本件各製品において，本件各発明を全く実施しないという使用態様を想定することができるから，特許法１０１条４号所定の場合に当たらない。また，本件各製品が本件各発明の課題の解決に不可欠であるとはいえないから，同条５号所定の場合にも当たらない。
(3)争点３（無効理由の有無）について
（原告の主張）
ア新規性又は進歩性欠如
(ア)甲４の１，甲４の２に基づくもの
ａ本件各発明について，第１のＴＦを複数ではなく一つだけ使用する場合を含むものと解するならば，３ＧＰＰ規格に関する文書である「3GPPTS25.214v5.0.0」（甲４の１。以下「甲４の１文献」という。）及びTelefonaktiebolagetLMEricssonが３ＧＰＰのTSG-RAN作業部会に提出した提案である「TSGR1#7bis(99)e85」（甲４の２。以下「甲４の２文献」という。）に，本件各発明と同一の構成が開示されているから，本件各発明に係る本件特許は新規性を欠くものとして特許法２９条１項３号違反の無効理由がある。ｂ本件各発明について，複数の第１のＴＦを使用することを要するとしても，   複数の第１のＴＦを使用することは本件特許権の優先日当時の当業者にとって技術常識の範囲内であったから，本件発明の構成は，甲４の１文献又は甲４の２文献記載の発明により容易に想到することができたものであり，本件各発明

に係る本件特許は進歩性を欠くものとして，特許法２９条２項違反の無効理由がある。
(イ)甲５４に基づくもの
構成要件２－Ｃ「最初のインデックス」が最小のインデックスを意味すると解するならば，被告による３ＧＰＰのTSG-RAN作業グループ１に対する寄書（甲５４。以下「甲５４文献」という。）に，本件発明２と同一の構成が開示されているから，本件発明２に係る本件特許は新規性を欠くものとして特許法２９条１項３号違反の無効理由がある。
イサポート要件違反（特許法３６条６項１号）
(ア)構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信する」に，構成要素により計算することが含まれると解するならば，本件明細書には第１の利得因子を計算する構成は記載されていないから，本件特許には特許法３６条６項１号違反の無効理由がある。(イ)構成要件１－Ｅ及び２－Ｅは，第２の利得因子が「アップリンクデータを送受信するのに用いられる」ことを要件とするが，本件明細書には第２の利得因子がアップリンクデータの「受信」に際して用いられることについての記載はないから，同号違反の無効理由がある。
ウ明確性要件違反（特許法３６条６項２号）
(ア)構成要件１－Ｃ１及び１－Ｃ２並びに２－Ｃは，第１のインデックスと第２のインデックスを比較することを前提としている。ところが，特許請求の範囲にも本件明細書にも，第１のＴＦ及び第２のＴＦのインデックスの順序がどのように並べられるのか記載されていないため，本件各発明１の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載及び本件明細書の内容から明らかではなく，特許法３６条６項２号違反の無効理由がある。
(イ)構成要件１－Ｅ及び２－Ｅの「アップリンクデータを送受信するのに用いられる」に関し，利得因子は送信電力制御に用いられるもので，アップリンクデータの受信に用いることを想定するのは不可能であるため，同号違反の無効理由が

ある。
エ実施可能要件違反（特許法３６条４項１号）


構成要件１－Ｅ及び２－Ｅの「アップリンクデータを送受信するのに用いられる」に関し，利得因子をアップリンクデータの受信に用いることは不可能であり，特許法３６条４項１号違反の無効理由がある。
（被告の主張）
ア新規性及び進歩性欠如
甲４の１文献及び甲４の２文献には本件各発明に記載された各ステップの開示はなく，甲５４文献にも本件発明２に記載された各ステップの開示はない。また，甲４の１文献及び甲４の２文献と本件各発明の相違点に係る構成が技術常識により容易に想到できるとはいえない。
イサポート要件違反
(ア)構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信」に関し，本件明細書はシグナリングされた値を用いた形式的導出は受信であることを当然の前提としており，サポート要件違反の主張は当たらない。
(イ)構成要件１－Ｅ及び２－Ｅに関し，前記(1)（被告の主張）エによれば，サポート要件違反は認められない。
ウ明確性要件違反
(ア)構成要件１－Ｃ１及び１－Ｃ２並びに２－Ｃについて，複数の「第１のＴＦ」が並べられる順序がインデックスの小さい順であることは明らかであり明確性要件違反は認められない。
(イ)前記(1)（被告の主張）エによれば，構成要件１－Ｅ及び２－Ｅについて明確性要件違反は認められない。
エ実施可能要件違反
前記(1)（被告の主張）エによれば，実施可能要件違反は認められない。(4)争点４（本件各製品についての本件特許権の消尽の有無）について

（原告の主張）
ア本件製品１について
(ア)本件製品１における上りリンクデータ送信における利得係数の導出に関連する処理は，本件製品１に組み込まれたクアルコム・インコーポレイテッド（以下「クアルコム社」という。）が販売するベースバンドチップ（チップセット）（以下「本件ベースバンドチップ１」という。）によって行われている。クアルコム社は，日本国外において，アップル社から製造委託を受けた業者に対し本件ベースバンドチップ１を販売し，当該業者が本件ベースバンドチップ１を本件製品１に組み込んだ。
(イ)我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合には，特許権は消尽するものと解される（最高裁判所平成９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁参照）ところ，「特許権者と同視し得る者」にはライセンシーも含まれる。
●（省略）●
原告方法は本件ベースバンドチップ１により行われているから，原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するとすると，本件ベースバンドチップ１は，本件各発明を実施するものとして「特許製品」に当たる。
したがって，クアルコム社による本件ベースバンドチップ１の販売は，特許権者と同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合に当たり，本件ベースバンドチップ１に関し本件特許権は消尽した。
(ウ)●（省略）●
(エ)●（省略）●ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー及び本件ＦＲＡＮＤ宣言により取消不能なものであって，●（省略）●独占禁止法違反（一般指定２項及び１４項）に当たる。
イ本件製品２及び３について
(ア)本件製品２及び３における上りリンクデータ送信における利得係数

の導出に関連する処理は，本件製品２及び３に組み込まれたインテル・コーポレイション(以下「インテル社」という。）が販売するベースバンドチップ（チップセット）２種（以下，これらの２種を併せて「本件ベースバンドチップ２」という。）によって行われている。
インテル社の完全子会社であるインテル・アメリカズ・インク（以下「インテル・アメリカ社」という。）は，日本国外においてアップル社に対し，本件ベースバンドチップ２を販売し，アップル社が本件ベースバンドチップ２を本件製品２及び３に組み込んだ。
(イ)インテル社と被告は，平成５年１月１日，特許クロスライセンス契約（以下「本件インテル契約」という。）を締結し，被告はインテル社に対し，インテル社がインテル・アメリカ社を介してアップル社に本件ベースバンドチップ２を販売することを許諾した。
なお，本件インテル契約は終了していないし，インテル・モバイル・コミュニケーションズＧｍｂＨ（以下「ＩＭＣ社」という。）が本件ベースバンドチップ２の製造開発したことは本件ベースバンドチップ２が本件インテル契約によるライセンスの対象となることを妨げるものではない。(ウ)したがって，インテル社による本件ベースバンドチップ２の販売は，特許権者と同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合に当たり，本件ベースバンドチップ２に関し本件特許権は消尽した。
ウまとめ
以上によれば，被告は，原告に対し，本件ベースバンドチップ１ないし２を実装した本件各製品について本件特許権を行使することができない。
（被告の主張）
ア本件製品１について
(ア)特許権の国際消尽における「特許権者と同視し得る者」とは，目的物である特許製品を我が国に輸入する権利（及び，我が国において使用し，譲渡する権利）

を有している者を意味することは明白である。
本件変更契約に本件各発明の実施の許諾は含まれず，クアルコム社は「特許権者と同視し得る者」に当たらない。
また，クアルコム社が販売した本件ベースバンドチップ１は原告方法を行う本件製品１の一部材にすぎず，「特許製品」に当たらない。さらに，●（省略）●以上，被告はクアルコム社から本件各発明の公開の代償を得られるものではないから，被告に上記代償を確保する機会が保障されていたものといえないことは明らかであるし，また，本件ベースバンドチップ１が特許製品である本件製品１全体の価格に占める部品単価の割合は僅少であり，このような一部のみの利得機会をもって全部の利得機会を得たと評価することもできない。
以上によれば，本件製品１について本件特許権が消尽したということはできない。
(イ)●（省略）●
イ本件製品２及び３について
(ア)前記ア(ア)と同様，インテル社は「我が国の特許権者と同視し得る者」に該当しないし，本件ベースバンドチップ２は「特許製品」に当たらない。(イ)本件インテル契約においてライセンスの対象となっているのは，インテル社自身により製造された製品又はインテル社が設計図等を提供して製造委託した製品であるところ，本件ベースバンドチップ２は，ＩＭＣ社が開発製造した製品であり，本件インテル契約のライセンスの対象に含まれない。


(ウ)本件インテル契約は，平成２１年６月３０日に契約期間満了により終了した。
ウ以上によれば，本件各製品について本件特許権が消尽したということはできない。(5)争点５（本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくライセンス契約の成否）について

（原告の主張）
本件ＦＲＡＮＤ宣言及びＩＰＲポリシーの準拠法はフランス法であるところ，フランス法上，本件ＦＲＡＮＤ宣言は「ある当事者が当該規格を実装することで承諾される，実際のライセンスの申出」に，アップル社が本件各製品に本件特許に係るＵＭＴＳ規格を実装したことは被告の上記ライセンスの申出（申込み）に対する黙示の承諾に当たり，アップル社と被告との間で，本件特許権についてＦＲＡＮＤ条件によるライセンス契約が成立したといえる。この点は，本件ＦＲＡＮＤ宣言に日本法が適用されるとした場合でも同様である。したがって，被告は，アップル社の子会社である原告に対し，本件特許権を行使することができない。
（被告の主張）
本件ＦＲＡＮＤ宣言には，当事者が負うべき具体的義務が何ら特定されていないから，ライセンス契約の申込みには当たらないし，アップル社による承諾もない。したがって，フランス法によると日本法によるとを問わず，被告とアップル社の間のライセンス契約は成立していない。
(6)争点６（権利濫用の成否）
（原告の主張）
ア被告は，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項により，遅くとも標準規格が設定される前までに必須特許を開示する義務を負っていたところ，本件各発明に係る技術が標準規格に採用されてから１年以上が経過してから本件特許の開示を行っており，このような被告の非開示行為は，標準化におけるルールを無視した不当な行為である。
イ３ＧＰＰ規格等の無線通信規格の標準化は，技術を標準規格に組み込むメリットを得る代わりに，当該技術に係る特許権に基づいて標準規格を実装する者に対する差止請求を行わないという交換関係の上に成り立っているから，標準規格についての必須宣言特許に係る特許権に基づく差止請求は許されない。ところが，被告は，アップル社による必須宣言特許ではない特許権の行使に対する報復の目的で，本件特

許権を含む必須宣言特許に係る特許権に基づく差止めを求める仮処分命令の申立てを行っており，これらの仮処分命令の申立てを行うこと自体が，標準化の目的に反する不当な行為である。
ウ被告は，イのとおり，複数の必須宣言特許に係る特許権に基づく差止めを求める一方で，真摯にライセンスを受ける意思を有するアップル社側が再三にわたってＦＲＡＮＤ条件でのライセンス提案を求めているにもかかわらず，不当に高額なライセンス料率，標準規格に関しない知的財産権に対するクロスライセンス，●（省略）●など，ＦＲＡＮＤ条件にかなうライセンスの提案をせず，また，被告の提案がＦＲＡＮＤ条件にかなうものであるか否かを判断するための情報を開示しない。このような被告の行為は，差止命令の脅威を利用して，ＦＲＡＮＤ条件に反する対価を求めるもので，いわゆるホールドアップにより不当な対価を得るという，標準化の目的に反する不当な行為である。
エ上記アないしウ記載の一連の行為は，独占禁止法に定める不公正な取引方法（同法２条９項２号，５号，一般指定２～４項，１０項，１２項，１４項）に当たり，同法違反である。
オ原告ないしアップル社は，本件ＦＲＡＮＤ宣言により，被告から必須宣言特許に基づく高額なライセンス料の請求を受けるリスクなしに，当該特許の必須性，有効性及び執行可能性等を争う機会が保障されると信頼したものである。したがって，被告が本件ＦＲＡＮＤ宣言を行ったにもかかわらず損害賠償請求権を行使することは信義則に反する。
カ以上によれば，被告の原告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の行使は，権利の濫用として許されない。
（被告の主張）
ア特許権が侵害された場合には，ＦＲＡＮＤ宣言の有無にかかわらず，侵害者は特許権者に対し，損害賠償（又は適切なライセンス料）を支払うべきであり，ＦＲＡＮＤ宣言がされたことにより，損害賠償請求権の行使が権利の濫用となることはない。

また，ＦＲＡＮＤ宣言をした特許権者が，真摯にライセンスを受ける意思を有していない者（unwillinglicensee）に対する権利行使をすることができないとすると，特許権者にかえって不利ないわゆる逆ホールドアップ状況が作出されるから，このような者に対しては，特許権者による権利行使は妨げられない。被告とアップル社の交渉経過に照らせば，アップル社は，真摯にライセンスを受ける意思を有していない。
イ被告はライセンス契約の相手方である他社に対し秘密保持義務を負っているから，被告の原告に対するライセンス条件の提案が差別的でないことの裏付けとして，他社との間のライセンス契約に関する情報を開示しなかったことは，誠実交渉義務違反に当たらない。
被告は，本件訴訟の提起前から現在に至るまで，アップル社に対してライセンス条件の提案を繰り返し，アップル社もこれに対する対案を提案するなどしている。合意の直前に交渉を白紙に戻すなど不誠実な交渉態度をとったのはアップル社であり，被告においては本件特許権に関するライセンス交渉を誠実に行ってきた。ウ被告による損害賠償請求権の行使を権利の濫用として認めないことは，民法の上位規範であるＴＲＩＰＳ協定３１条における特許権者の許諾を得ていない特許の使用を認める場合に特許権者に対して裁判所が金銭的補償を決定する旨の定めに反する。(7)争点７（原告が賠償すべき被告の損害額）
（被告の主張）
ア本件特許権の実施料率は，必須ＩＰＲである特許権の累積的実施料率の上限を●（省略）●％とし，これを必須ＩＰＲとされる特許権の数で除することによって計算される（約●（省略）●％＝●（省略）●％×●（省略）●）。本件各製品の販売開始から平成２６年１月２８日までの期間における売上高は，合計で●（省略）●円を下回らない。


以上によれば，本件各製品の上記期間の実施料相当額は２億５０００万円である。イよって，原告は被告に対し本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として２億

５０００万円の損害賠償債務を負うから，少なくともこの限度で，原告の請求は失当である。
（原告の主張）
損害額は争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（原告方法の構成及び本件各発明の技術的範囲への属否）について被告は，原告方法は別紙「原告方法の構成」記載のとおりであり，これが本件各発明の各構成要件を充足すると主張する。原告は，原告方法の特定を争うものであるが，被告主張のように特定されるとしても構成要件１－Ｂ及び２－Ｂを充足しない旨主張するので，原告方法が被告の主張するとおりであることを前提に，これが構成要件１－Ｂ及び２－Ｂを充足するかをまず検討する。(1)構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信」についてア被告は，原告方法においては参照利得係数βed,refが本件各発明にいう「第１の利得因子」に当たると主張する。そして，別紙「原告方法の構成」(1)～(4)並びに構成１－ｂ及び２－ｂによれば，この参照利得係数は，Ａed（シグナリングされたΔE-DPDCHの値から量子化された振幅比）と，上りリンクのＤＰＣＣＨの利得係数βｃ（上位レイヤーからのシグナリングにより得られるか，又は所定の計算式に基づき導出される値）を乗じることによって得るものとされる。
被告は，利得因子を導出するための構成要素のシグナリングを受けて利得因子を導出することは利得因子の「受信」に含まれることを前提に，量子化された振幅比（Ａed）とＤＰＣＣＨの利得係数（βｃ）が参照利得係数βed,refの構成要素であり，これらを他から受け取っているので，原告方法においては第１の利得因子を「受信」していると主張するものである。イそこで，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信」の意義について検討すると，まず，本件特許の特許請求の範囲の記載によれば，本件各発明にお

いては「第１の利得因子」を「受信」し（構成要件１－Ｂ及び２－Ｂ），基準として決められた特定の第１の利得因子を用いて「第２の利得因子」を「計算」すること（１－Ｄ及び２－Ｄ）が必須の構成とされており，文言上「受信」と「計算」が区別されている。
そして，「受信」とは他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けること（乙１）を，「計算」とは演算をして結果を求め出すこと，「演算」とは数式の示すとおりの所望の数値を計算すること（広辞苑〔第６版〕８５９，３３４頁参照）を意味するところ，二つの値を乗じることが「計算」に当たることは明らかである。そうすると，Ａedとβｃを乗じて参照利得係数を得ることは，第１の利得因子を計算するものということができる。
ウ次に，本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみると，以下の記載があることが認められる。（甲２）
(ア)従来技術においては，以下のとおり，利得因子の設定方法として利得因子シグナリング方式と利得因子計算方式があったが，いずれも多くのシグナリングリソースを消耗するという課題を有していた。「【００２０】以下，従来の技術においてアップリンク専用チャンネル（DedicatedChannel：以下，ＤＣＨと称する。）がマッピングされるアップリンクＤＰＤＣＨに対してＴＦ別に利得因子を設定する方法について説明する。」
「【００２１】無線網制御器（Radio   NetworkController：ＲＮＣ）に代表されるネットワークは，各ＴＦが一定な品質を保持するのに必要な伝送電力を利得因子を用いて設定する。利得因子を設定する方法として，利得因子シグナリング（SignaledGainFactor）方式と，利得因子計算（ComputedGainFactor）方式と，がある。利得因子シグナリング方式とは，ネットワークが上位シグナリングを通じて各ＴＦ

別に利得因子を全て知らせることである。利得因子の計算方式とは，ネットワークが基準ＴＦと伝送チャンネルの組み合わせを示す基準ＴＦの組み合わせ（ＴＦCombination：以下，ＴＦＣと称する。）の利得因子のみを知らせると，端末が上記基準ＴＦＣの利得因子を基に残りのＴＦについての利得因子を直接的に計算して決めることである。」
「【００３０】従来の技術による利得因子の設定方式は，いずれも端末と無線網制御器との無線リソース制御（RadioResourceControl：以下，ＲＲＣと称する。）シグナリングを必要とする。利得因子シグナリング方式は，各ＴＦ別に必要な全てのＴＦを通知するため，極めて多いシグナリングリソースを消耗する。利得因子の計算方式も同様に，各ＴＦＣの利得因子を利得因子の計算方式により設定するために必要な基準ＴＦＣの利得因子及び各ＴＦＣと上記基準ＴＦＣとの関係情報を無線網制御器から端末にＲＲＣシグナリングを通じて通知しなければならないため，多くのシグナリングリソースを消耗する。」(イ)このような課題を解決するために，本件各発明は，以下のとおり，Ｅ－ＤＣＨの伝送電力を決めるために必要なパラメータを最小限のシグナリング情報だけを用いて通知し，所定の規則を用いてＥ－ＤＣＨの伝送に必要な利得因子を決める方法を提供するものであり，そのような利得因子の設定方法として，ＴＦ組の一部である第１のＴＦについての第１の利得因子を受信するステップと，第１のＴＦを第２のＴＦのための基準ＴＦとして決めるステップと，決められた基準ＴＦについての第１の利得因子を用いて第２のＴＦについての第２の利得因子を計算するステップとを含むものとしたものである。
「【００３２】本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり，その目的は，Ｅ－ＤＣＨ伝送に必要な利得因子を効率よく通知する方法を

提供する。」


「【００３３】本発明は，利得因子の計算に必要な基準ＴＦＣをシグナリングするのに必要な上位シグナリングオーバーヘッドを低減する方法を提供する。」
「【００３４】本発明は，向上したアップリンクＤＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ）の伝送電力を決めるために必要なパラメータを最小限のシグナリング情報だけを用いて通知し，所定の規則を用いてＥ－ＤＣＨの伝送に必要な利得因子を決める方法を提供する。」
「【００３６】本発明の他の実施の形態は，アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法において，上記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされたＴＦを含むＴＦ組の一部である第１のＴＦについての第１の利得因子を受信するステップと，上記ＴＦ組のうち上記第１のＴＦではない第２のＴＦのインデックスが上記第１のＴＦのインデックスのうち最大のインデックス以上であれば，上記最大のインデックスを有する第１のＴＦを上記第２のＴＦのための基準ＴＦとして決めるステップと，上記第２のＴＦのインデックスが上記第１のＴＦのインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく，且つ，上記第２のＴＦのインデックスが上記第１のＴＦのインデックスのうちｋ番目のインデックス以上であり，（ｋ＋１）番目のインデックスよりも小さければ，上記ｋ番目のインデックスを有する第１のＴＦを上記第２のＴＦのための基準ＴＦとして決めるステップと，上記決められた基準ＴＦについての上記第１の利得因子を用いて上記第２のＴＦについての第２の利得因子を計算するステップと，を含み，上記第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする。」「【００３７】本発明のさらに他の実施の形態は，アップリンクサー

ビスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法において，上記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされたＴＦを含むＴＦ組の一部である第１のＴＦについての第１の利得因子を受信するステップと，上記ＴＦ組のうち上記第１のＴＦではない第２のＴＦのインデックスが上記第１のＴＦのインデックスのうち最初のインデックスよりも小さければ，上記最初のインデックスを有する第１のＴＦを基準ＴＦとして決めるステップと，上記決められた基準ＴＦについての上記第１の利得因子を用いて上記第２のＴＦについての第２の利得因子を計算するステップと，を含み，上記第２の利得因子は，アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする。」
(ウ)本件各発明は，上記の構成を採用したことにより，以下の効果を奏する。
「【００３９】本発明は，使用可能な全てのＴＦについての基準ＴＦのマッピング情報を上位シグナルリングを通じて受信することなく，端末が所定の規則に基づいて各ＴＦについての基準ＴＦを決めることにより，ＴＦ組についての利得因子をシグナリングするのに必要な上位シグナリング・オーバーヘッドを低減可能な効果がある。」(エ)本件各発明の好適な実施形態において，端末は，以下のとおり，基準となる利得因子を上位シグナリングを通じて取得し，シグナリングされた利得因子を所定の計算式に適用して，選択されたＴＦの利得因子を計算している。
「【００４７】図５は，シグナリングされた基準ＴＦの基準となる利得因子を用い，残りのＴＦの利得因子を計算する方式の一例を示している。図５の第１列はＴＦを区別するＴＦＩであり，第２列はＴＦについてのＴＢのサイズを意味し，第３列は与えられたＢＬＥＲ（Bloc
kErrorRate）の効率を合わせるために必要な電力を提供可能な最適な利得因子を意味する。ここでは，１％のＢＬＥＲ効率を満足するようにシミュレーションやフィールドテストを通じて得られた最適な利得因子値を示す。」
「【００４８】まず，利得因子の計算を行うためには，基準となる利得因子が必要であるが，基準となる利得因子は上位シグナルリングを通じて通知される。すなわち，４０５ビットの基準ＴＦＩ０のための利得因子＝２８がシグナルリングを通じて端末に通知される。ＤＰＣＣＨの利得因子が決められており，Ｅ－ＤＣＨに対して単一の伝送チャンネルだけが用いられ，且つ，必要なＤＰＤＣＨの数が同一であるとしたとき，５４０ビットのＴＦに対して上記式４の利得因子の計算方式（方法１）を適用すると，３２という利得因子値が求められる。上記３２という値は，図５の第３列に示す最適な利得因子値と同じであることが分かる。」
「【００５３】このため，本発明の好適な実施の形態においては，Ｅ－ＤＣＨの全てのＴＦに対して基準ＴＦを個別的に通知することなく，未シグナルリングの各ＴＦに対してシグナリングされた基準ＴＦのうち一つを用いるようにあらかじめ約束する。このため，各ＴＦ別に利得因子を計算するために必要な基準ＴＦを一々報知する必要がなくなり，上位シグナリング・オーバーヘッドを低減することができる。すなわち，端末は，Ｅ－ＤＣＨのために選択されたＴＦの基準ＴＦを一定の規則を用いて決める。このとき，端末は，上記決められた基準ＴＦのシグナリングされた利得因子を用いて上記選択されたＴＦの利得因子を計算する。」
「【００５４】上記のような本発明の望ましい実施の形態による利得因子の計算方式を用いる場合，全てのＴＦについての基準ＴＦをそれ


ぞれマッピングして通知する必要がなくなるため，利得因子の設定のためのＲＲＣシグナリング・メッセージの情報要素は図６の通りになる。図６を参照すると，利得因子の選択のための情報要素「CHOICEGainFactors」ＩＥは，「SignaledGain   Factors」ＩＥと「ComputedGainFactors」ＩＥにより形成される。基準ＴＦについての利得因子をシグナルリングするための「SignaledGainFactors」ＩＥには，選択されたモードが周波数多重化（ＦＤＤ）であるか時間多重化（ＴＤＤ）であるかを示すＦＤＤおよびＴＤＤフィールドと，ＦＤＤモードが選択された場合に含まれるＤＰＣＣＨの利得因子βcと，各基準ＴＦＣについてのＥ－ＤＰＤＣＨの利得因子βeを含む。具体的には，βcは，ＦＤＤモードの場合にＥ－ＤＰＣＣＨあるいはＰＲＡＣＨ（PhysicalRandomAccess   Channel）／ＰＣＰＣＨ（PhysicalCommonPacketChannel）の制御部分のための利得因子であり，βeは，ＦＤＤモードの場合のＥ－ＤＰＤＣＨあるいはＰＲＡＣＨ／ＰＣＰＣＨのデータ部分とＴＤＤモードの場合の全てのアップリンクチャンネルのための利得因子である。ここで，利得因子の計算方式のための「ComputedGainFactors」ＩＥは，単に利得因子の計算方式が用いられることを指示するために含まれるだけで，さらなる情報を含まない。」「【００５５】端末は，上記のようなＲＲＣシグナリング・メッセージを通じてＴＦについての利得因子値を取得する。以後，端末は，Ｅ－ＤＣＨのために選択されたＴＦの利得因子を計算するために，上記シグナリングされたＴＦのうち上記選択したＴＦに対応する一つを基準ＴＦとして選択する。同様に，基地局は，Ｅ－ＤＣＨに対して端末からＥ－ＤＰＣＣＨを通じて通知されたＴＦに対応する利得因子を計算するために，上記シグナリングされたＴＦのうち上記通知されたＴＦに対応する一つを基準ＴＦとして選択する。上記基準ＴＦの利

得因子は，上記選択したＴＦあるいは上記通知されたＴＦに対応する利得因子を計算するのに用いられる。一実施例として，基地局および端末は，Ｅ－ＤＣＨの送信時ごとに，使用したいＴＦの利得因子を上記シグナリングされたＴＦを用いて計算する。他の実施例として，基地局および端末は，ＴＦ組の全てのＴＦについての利得因子をあらかじめ計算してメモリに記憶しておき，Ｅ－ＤＣＨのために選択されたＴＦとそれに対応するあらかじめ計算された利得因子を読み出して用いることができる。」
(オ)本件各発明の実施例として，ＴＦ組の一部のＴＦの利得因子を受信し，このうちの一つを基準ＴＦとして決め，基準ＴＦの利得因子を計算式に適用して特定のＴＦの利得因子を計算することが記載されている（【００５６】～【００７３】）。
(カ)以上を通じ本件明細書の発明の詳細な説明の記載中には，基準ＴＦないし第１のＴＦの利得因子がシグナリングされることが記載される（段落【００４７】，【００４８】，【００５３】～【００５５】，【００５８】，【００６２】，【００６７】，【００７１】）一方で，第１の利得因子を演算により求めることの記載はない。
エ以上の特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載によれば，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信」とは，端末がネットワーク（基地局）から第１の利得因子そのものを直接受け取ることを意味し，複数の値を受け取った上でこれらの値を用いて演算処理を加えることにより第１の利得因子を求め出す場合，すなわち「計算」に当たる場合は含まないものと解すべきである。
オこれに対し，被告は，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信」の解釈について，(ア)端末がある値を他から受け取ったといえれば「受信」に当たるということができるところ，(イ)従来技術であるＤＰＣＣＨの利得


係数βｃの取得に関し，シグナリングされる数値と端末においてＤＰＣＣＨデータを送信する際に現実に設定するβｃの値が異なるが，このような場合も利得係数がシグナリングされると表現されていること，(ウ)本件明細書は，ＤＰＣＣＨの利得因子βｃが一定値でない場合につき，βｃ及びβe,ref／βc,refという第１の利得因子の構成要素を受信し，これらの値を乗じることによって第１の利得因子βｃ・βe,ref／βc,refを得る構成を「第１の利得因子を受信」するものとして開示していること，(エ)本件明細書は，端末が現実に設定するβeの値は端末がシグナリングを受けた各基準ＴＦＣについてのＥ－ＤＰＤＣＨの利得因子βe（「０～１５」の整数値）ではなく端末側で所定の操作を経て導出された値（「２８」，「３２」等）であるのに，利得因子を「受信」したものと開示していることからすれば，構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの「受信」は，ある値の構成要素を受け取って当該値を導出する場合を排除するものではないと主張し，また，(オ)構成要件１－Ｄ及び２－Ｄの「計算」は，関係情報（ReferenceE-TFCID等）によることなく端末において基準となるＥ－ＴＦＣＩを定め，当該Ｅ－ＴＦＣＩに対応する「第１の利得因子」を用いて「第２の利得因子」を導き出すことを意味しているから，本件特許の特許請求の範囲に記載された「計算」の語は，被告による「受信」の解釈を妨げるものではないと主張する。
そこで判断するに，上記(イ)及び(エ)については，βｃ又はβeの値に関して，端末が受け取った１個の値をβｃ又はβeとしてそのまま用いるのではなく，これに何らかの処理（例えば，変換表を用いて利得パラメータを量子化すること。乙７，８参照）を施した値を用いる場合でも，βｃ又はβeを「受信」したということができると解することが可能である。しかし，これらの場合は二つの値を受け取ってこれらに演算処理を施すものではないから，「受信」に関する上記(エ)の判断に影響するものではな

いと解される。
次に，上記(ウ)についてみると，本件明細書中の被告が指摘する記載は次のとおりである。
「【００２３】
【数１】
」
「【００４３】この明細書においては，説明の容易性のために，ＤＰＣＣＨの利得因子をＴＦによらずに一定値にする。ＤＰＣＣＨの利得因子が一定であれば，上記式１は，下記式４のように単純化する。すなわち，Ｅ－ＤＣＨの場合，単一の伝送チャンネルだけが用いられるため，レートマッチング属性値（ＲＭ）の比率が適用される必要がなく，単一の符号化過程が用いられるため，ＫjとＫrefの比率はＴＢのサイズの比率として単純化する。このため，Ｅ－ＤＣＨにおいては，下記式４が使用可能である。」
「【００４４】
【数４】

」
「【００４５】式中，Ninfo,jはｊ番目のＴＦのＴＢのサイズを意味し，Ninfo,refは基準となる利得因子のＴＢのサイズを意味する。もし，ＤＰＣＣＨの利得因子がＴＦによって変わるとしたとき，上記式４の利得因子

は電力レベルの比率としてみなされるため，所定の１チャンネルの利得因子を１に定め，残りのチャンネルの利得因子値を比率を用いて求めることができる。」
これらの記載に基づいて被告の上記主張の当否について検討すると，第１の利得因子の構成要素とはいかなるものであるかはもとより，端末が基地局から当該構成要素を受け取ること及び端末がこれらを乗じて第１の利得因子を得ることが本件明細書に明示的に記載されているとは認められないし，ましてや，乗じることを含めて「受信」と呼ぶことが記載されているとみることはできない。
そうすると，「受信」の意義を上記(ア)のように解することができるとしても，他から受け取った二つの値を乗じて別の値を得ることが「受信」に含まれるとみることは困難である。
さらに，上記(オ)の構成要件１－Ｄ及び２－Ｄの「計算」についての被告主張の解釈は，「計算」の語が有する普通の意味から離れたものであり，構成要件１－Ｂ～１－Ｃ２並びに２－Ｂ及び２－Ｃに記載された構成を用いて構成要件１－Ｄ及び２－Ｄの「計算」の意義を解釈しようとするものであって，本件特許請求の範囲の記載と相いれず，相当でないものというべきである。
したがって，被告の主張はいずれも採用することができない。(2)被告の主張する原告方法の構成要件１－Ｂ及び２－Ｂの充足性構成１－ｂ及び２－ｂは，端末が受け取ったΔE-DPDCHの値から量子化された振幅比Ａedを求めた上で，このＡedと，ＤＰＣＣＨの利得係数βｃを乗じる方法により参照利得係数βe,refを求めているから，上記の「受信」の解釈に照らせば，参照利得係数βe,refを受信しているものということはできない。したがって，原告方法が構成要件１－Ｂ及び２－Ｂを充足するとは認められない。

２以上によれば，被告の主張する原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するとは認められず，また，本件各製品におけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法についてそのほかの構成の主張もないから，本件各製品が本件各発明の間接侵害品であるということはできない。したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告が本件各製品の輸入等に関し原告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとは認められない。
第４結論
以上のとおりであるから，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷川     浩   二
裁判官        清野正   彦
裁判官        髙橋    彩

（別紙）
物件目録
１ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ


２ｉＰｈｏｎｅ４
３ｉＰａｄ２（Ｗｉ－Ｆｉ＋３Ｇモデル）

（別紙）
原告方法の構成
(1)ΔE-DPDCHの信号伝達
ΔE-DPDCHは，上位レイヤーからシグナリング（信号伝達）される。このΔE-DPDCHは，最小で１個，最大で８個の情報要素「ReferenceE-TFCIs」に対応しており，「ReferenceE-TFCIPO」としてシグナリングされ，０から２９までの値をとる。
Ｅ－ＴＦＣＩとしては，「０～１２７」までの（最大）１２８個が存在するところ，その一部である（最大）８個が「ReferenceE-TFCI」としてシグナリングされるにすぎない。
(2)量子化された振幅比Ａedの導出
ΔE-DPDCH（上記(1)）から量子化された振幅比Ａedが導出される。導出に際しては，「3GPPTS25.213v6.4.0」4.2.1.3の表１Ｂ．１が用いられる。
(3)βｃの導出
βｃは，上位レイヤーからの信号伝達，又は所定の計算式に基づき導出される。
(4)参照利得係数βed,refの導出
参照利得係数βed,refは，量子化された振幅比Ａed（上記(2)）にβｃ（上記(3)）を乗じることによって導出される。また，この参照利得係数βed,refは，その値を変えることなく，βed,kとなる場合もある。
(5)暫定変数βed,j,harqの導出
j番目のＥ－ＴＦＣの暫定変数βed,j,harqは，所定のルール（下記(ア)(イ)(ウ)参照）に従い基準として決定された参照（reference）Ｅ－ＴＦＣの参照利得係数βed,ref，当該参照Ｅ－ＴＦＣで用いられるＥ－ＤＰＤＣＨの数Ｌe,ref，j番目のＥ－ＴＦＣで用いられるＥ－ＤＰＤＣＨの数Ｌe,ｊ，当該参照Ｅ－ＴＦＣのトランスポートブロックサイズＫe,ref，j番目のＥ－ＴＦＣのトランスポートブロックサイズＫe,j，HARQオフセットΔharqを用いて導出される。

ここで，βed,refは，所定のルールに従い基準として決定された参照Ｅ－ＴＦＣの参照利得係数であるところ，当該所定のルールとは，(ア)Ｅ－ＴＦＣＩj≧Ｅ－ＴＦＣＩref,Mの場合，参照Ｅ－ＴＦＣはＭ番目の
参照
Ｅ－ＴＦＣ
(イ)Ｅ－ＴＦＣＩj＜Ｅ－ＴＦＣＩref,1の場合，参照Ｅ－ＴＦＣは１番目の
参照
Ｅ－ＴＦＣ
(ウ)Ｅ－ＴＦＣＩref,1≦Ｅ－ＴＦＣＩj＜Ｅ－ＴＦＣＩref,Mの場合，参照Ｅ
－Ｔ
ＦＣは，Ｅ－ＴＦＣＩref,m≦Ｅ－ＴＦＣＩj＜Ｅ－ＴＦＣＩref,m+1となるｍ
番目の参照Ｅ－ＴＦＣ
Ｅ－ＴＦＣＩjはj番目のＥ－ＴＦＣＩであり，Ｅ－ＴＦＣＩref,mはｍ番目の参照Ｅ－ＴＦＣのインデックスを示す。Ｍは信号伝達されるＥ－ＴＦＣの数を表し，Ｅ－ＴＦＣＩref,1＜Ｅ－ＴＦＣＩref,2＜・・・＜Ｅ－ＴＦＣＩref,Mという関係
にある
というものである。
(6)βed,kの導出
ｊ番目のＥ－ＴＦＣにおけるＥ－ＤＰＤＣＨkの拡散係数が「２」の場合には，上記βed,j,harqに対して，さらに倍が施された値，それ以外の場合にはそのままの値が非量子化暫定変数βed,j,uqに設定される。そして，βed,j,uqとβｃ（上記(3)）の値を用いて，一定の量子化ルールに従い，βed,kが導出される。このβed,kは，上りリンクデータを送信するのに用いられる。
∆
⋅=20
,,,,
,,,10
harq
refe
je
je
refe
refedharqjedK
KL
L　ββ


平成２８年２月１７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ネ）第１０１１５号著作権侵害差止等請求控訴事件
平成２７年（ネ）第１０１３４号同附帯控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２６年（ワ）第３５３９号）
口頭弁論終結日平成２８年１月２０日
判     決
控訴人兼附帯被控訴人   株式会社メディアジャパン（以下「控訴人」という。）
同訴訟代理人弁護士     松    谷    栄    士
附帯被   控訴人      Ｘ
被控訴人兼附帯控訴人   有限会社アートステーション（以下「被控訴人」という。）
主     文
１本件控訴を棄却する。
２附帯被控訴人に対する附帯控訴を却下する。
３その余の附帯控訴を棄却する。
４控訴費用は控訴人の，附帯控訴費用は被控訴人の，各負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨及び附帯控訴の趣旨
１控訴の趣旨
⑴原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵上記の部分につき，被控訴人の請求をいずれも棄却する。⑶訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２附帯控訴の趣旨
⑴原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵控訴人は，被控訴人に対し，３８９万７０００円及びこれに対する平成２６年３月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を附帯被控訴人と連帯して支払え。
⑶附帯被控訴人は，被控訴人に対し，４０５万円及びこれに対する平成２６年３月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を，うち３８９万７０００円及びこれに対する平成２６年３月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員は控訴人と連帯して支払え。
⑷訴訟費用は，第１，２審とも控訴人及び附帯被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１訴訟の概要
⑴本件は，被控訴人が，控訴人及び附帯被控訴人は，原判決別紙被告商品目録記載の各ＤＶＤ商品（以下「控訴人商品」という。）を輸入，複製及び頒布し，被控訴人の著作権（複製権及び譲渡権）を侵害していると主張して，控訴人及び附帯被控訴人に対し，著作権法１１２条１項に基づき，控訴人商品の輸入，複製及び頒布の差止めを求めるとともに，民法７０９条に基づき，連帯して，前記著作権侵害に係る著作権法１１４条２項による損害賠償金４０５万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年３月１４日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
⑵原判決は，控訴人による控訴人商品の輸入，複製，頒布行為は，被控訴人の著作権の侵害行為に該当するとして，被控訴人の控訴人に対する請求のうち，控訴人商品の輸入，複製及び頒布の差止めを認めるとともに，１５万３０００円及びこれに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め，その余の請求をいずれも棄却した。
また，原判決は，附帯被控訴人自身が控訴人商品を輸入，複製，頒布した事実はこれを認めるに足りず，控訴人の法人格を否認すべき事情も見当たらないとして，被控訴人の附帯被控訴人に対する請求を，全て棄却した。⑶控訴人は，原判決を不服として，控訴を提起した。被控訴人は，控訴人及び附帯被控訴人に対し，附帯控訴を提起した。２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を含む。）
⑴当事者
ア被控訴人は，映像ソフトの企画，製作，販売及び輸出入等を業とする有限会社である（甲１）。
イ控訴人は，平成１２年７月６日に設立されたビデオテープ等の記録媒体の企画，製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。控訴人は，平成２７年８月３１日，株主総会の決議により解散し，附帯被控訴人は，同年９月１日付けで，控訴人の代表清算人として登記された（甲２７，弁論の全趣旨）。ウ附帯被控訴人は，平成２２年当時，控訴人の代表取締役を務めていたものであるが，平成２５年５月２３日に辞任し，附帯被控訴人の長女であるＡが控訴人の代表取締役に就任した。
同人は，平成２６年３月１８日に控訴人の代表取締役を辞任し，附帯被控訴人が控訴人の代表取締役に就任したが，同年７月２５日に辞任し，再びＡが控訴人の代表取締役に就任した。
⑵被控訴人の著作権
被控訴人は，著作権の保護期間が満了した外国の映画作品である「トムとジェリー」３０作品（以下「本件各作品」という。）につき，日本語音声を収録し直して，原判決別紙原告商品目録記載の各ＤＶＤ商品（以下「被控訴人商品」という。）を制作，販売している。
被控訴人商品に収録されている日本語音声の台詞（以下「本件著作物」という。）は，著作権法２条１項１号所定の著作物であり，被控訴人は，その著作権（以下「本件著作権」という。）を有している。
⑶控訴人商品
控訴人は，本件著作物が収録されている控訴人商品を，製造，販売している。
３争点
⑴本件各作品に係る共同事業の合意の成否
⑵附帯被控訴人に対する請求の可否
⑶被控訴人の損害額
第３当事者の主張
１争点⑴（本件各作品に係る共同事業の合意の成否）について
〔控訴人の主張〕
以下のとおり，共同事業合意書（乙１。以下「本件合意書」という。）に記載された共同事業（以下「本件共同事業」という。）のうち，本件各作品に係る共同事業の合意が成立したのであり，控訴人商品の製造，販売は，同合意に基づくものである。
⑴本件共同事業に関する経緯