補正発明では，位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき，システム劣化が起こる前に，前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフ又はハンドオフを決定するのに対し，引用発明では，基地局５は，携帯電話機３の位置に基づいてハンドオフを決定しているものの，ハンドオフを携帯電話機３の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき，システム劣化が起こる前に，決定しているか明らかではない点。
【相違点２】
補正発明では，基地局は，位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と，前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算し，前記計算された距離からセルラー無線電話機がハンドオフされるべきか否かを決定するのに対し，引用発明では，そのような決定をしているかどうか明らかではない点。
(3）相違点等に関する審決の判断
ア相違点１について
移動体通信の技術分野において，一般にハンドオフはセルラー無線電話機で通信中の基地局からの信号レベルが小さくなり，この基地局との通信が維持できなくなる前に，別の基地局との通信に切り換えるものであり，引用発明において，セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき，システム劣化が起こる前にハンドオフを行うように構成することは当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点２について
相違点２に係る補正発明の構成について，本願明細書には，「セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置」及び「計算された距離」がどの値の時にハンドオフが行われるのか，また，「通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置」における「所定値」がいかなるものかに関する具体的な記載はないが，段落【００２６】及び【００２８】の記載に照らし，上記「位置」とは基地局のセルの距離限界の位置であり，品質レベルの「所定値」とは，セルの距離限界でのセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルであると解される。そうすると，セルラー無線電話機の位置から基地局のセルの距離限界までの「計算された距離」からハンドオフされるべきか否かを決定するので，基地局のセルの距離限界より内側でハンドオフが行われると解される。一方，移動体通信の技術分野において，移動局の位置検出を行って，移動局の位置が基地局のセルの距離限界より内側のセルの境界付近でハンドオフを行うことは例えば，特開平２－１７１０３９号公報（甲６）の特許請求の範囲，５頁左下欄７行～右下欄１６行や，特開平９－２６１７１１号公報（甲７）の段落【００３３】～【００３８】，【図８】，【図９】に記載されるように，周知技術である。また，移動局から境界までの距離を計算することも，例えば，特開平４－２９００９８号公報（甲８）の特許請求の範囲【請求項１】，発明の詳細な説明段落【００３４】～【００４９】に記載されるように周知技術である。したがって，引用発明に周知技術を適用して，引用発明において基地局のセルの距離限界より内側のセル境界付近でハンドオフするように構成することは当業者が容易に想到し得たものであり，セル境界付近かどうかを補正発明のようにセルラー無線電話機とセルの距離限界（すなわち，品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置）との間の距離を計算することによって判定することは当業者の設計的事項である。そして，補正発明の効果も引用発明及び周知技術から当業者が容易に予測できる範囲のものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点２に関する判断の誤り）
補正発明の通信システムは，「基地局はまた，前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と，前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算し，前記計算された距離からセルラー無線電話機がハンドオフされるべきか否かを決定する」という特徴（相違点２に係る補正発明の構成）を有する。この特徴における「位置」とは基地局のセルの距離限界の位置であり，品質レベルの「所定値」とは，セルの距離限界でのセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルである。したがって，上記特徴は，セルラー無線電話機の位置から基地局のセルの距離限界までの距離を計算して，計算された距離からハンドオフされるべきか否かを決定する意味を有する。なお，セルラー無線電話機の正確な位置は通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより決定される。また，上述の距離の計算は，セルラー無線電話機が距離限界からどれだけ離れているかを求めてハンドオフの決定基準となる閾値と比較するために有用なものである。
上記特徴について，審決は，甲８公報（特開平４－２９００９８号）を例示して，周知技術であると認定した。
しかしながら，甲８公報には，セルの境界線と移動機との距離を導出することに関連するような記載（段落【００３１】～【００３９】）があるものの，セルの境界線は両基地局の電界強度の実測値が等しくかつ最大となる位置であるから（段落【００３６】），補正発明のセルの距離限界とは全く異なり，また，移動機の位置を電界強度の実測値に基づいて推定しているにすぎないから（段落【０００８】），補正発明のセルラー無線電話機の位置が衛星信号データに基づく正確な位置であるのとは全く異なり，さらに，距離が電界強度の実測値に基づく強度距離であるから（段落【００３１】），補正発明の距離が地球上の位置間の距離であるのと全く異なる。すなわち，電界強度は通信環境（遮蔽物の存在等）の影響を受けるため，電界強度から計算した距離は，比較的大きな誤差を内在するのに対し，衛星信号データの内容は通信環境の影響によって変動するものではないため，衛星信号データを用いて算定された距離は，そのような大きな誤差を含まない。このように，両者は，電波を用いる点だけ共通するが，技術的には全く異なる技術である。以上のとおり，補正発明の技術は，甲８公報に開示された技術とは異なるので，審決が引用発明と甲８公報に開示された技術から相違点２に係る補正発明の構成を容易想到と判断したのは誤りである。
２取消事由２（作用効果に関する判断の誤り）
取消事由１で主張したように，補正発明の特徴と，甲８公報に開示された技術とは全く異なる。このため，「ドロップオフ又はハンドオフを行うか否かの判定が，電話機の予測位置との距離に基づいて行われるために精度が高い」という補正発明の効果については，位置の測定を電話機と基地局との通信に基づいて行う技術，すなわち，電界強度を利用しているため正確な位置に基づかない技術を開示する甲８公報から当業者が予測できる範囲を超えている。
したがって，審決が，補正発明の作用効果について，引用発明及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものであると判断したのは誤りである。
第４被告の反論


１取消事由１に対し
審決は，甲６公報（特開平２－１７１０３９号）及び甲７公報（特開平９－２６１７１１号）により「移動体通信の技術分野において，移動局の位置検出を行って，移動局の位置が基地局のセルの距離限界より内側のセルの境界付近でハンドオフを行うこと」を周知技術として認定し，これに続けて，甲８公報（特開平４－２９００９８号）により「移動局から境界までの距離を計算すること」を周知技術と認定し，「セル境界付近かどうかを補正発明のようにセルラー無線電話機とセルの距離限界との間の距離を計算することによって判定すること」は当業者の設計的事項であるとして，これらに基づいて相違点２に係る補正発明の構成は当業者が容易に想到し得たと判断しているのであって，甲８公報のみから，原告が主張するような，「基地局はまた，前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と，前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算し，前記計算された距離からセルラー無線電話機がハンドオフされるべきか否かを決定する」ことを周知技術であると認定しているのではないから，原告の主張は審決の相違点２についての判断を誤解するものである。なお，甲８公報の段落【０００１】の記載によれば，補正発明と甲８公報に開示された技術とは，移動体通信のハンドオフという技術分野で共通している。また，甲８公報の段落【０００４】，【０００５】，【０００８】の記載によれば，補正発明と甲８公報に開示された技術とは，移動機の位置に基づくハンドオフの適切な処理を行うため，電波により移動機の位置を算出する点でも共通している。さらに，甲８公報の段落【００３９】～【００４５】の記載によれば，補正発明と甲８公報に開示された技術とは，ハンドオフを適切に行うために，移動機から境界までの距離を計算するものである点でも共通している。したがって，甲８公報に開示された技術は，電波により移動機の位置を算出し，算出された位置に基づいてハンドオフの適切な処理のための距離の計算を行っているものである点で，補正発明と類似した技術である。
したがって，相違点２に関する審決の判断に誤りはない。
２取消事由２に対し
取消事由１に対して反論したとおり，甲８公報に開示された技術と補正発明の技術とは類似した技術であって，これらが全く異なるとする原告の主張は失当である。引用発明の「現在位置検出装置２」は，衛星６，７，８からの受信波をアンテナ１から受け取り，受信波を基にセルラー無線電話機の現在位置を推測するものであるから，補正発明と同様に，セルラー電話機の正確な位置を決定し得るものである。そして，審決は，補正発明の作用効果を，引用発明及び周知技術から予測できるものであるとしたのであって，甲８公報のみから予測したものではない。したがって，作用効果に関する審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１補正発明について
本願明細書（甲１，２，４）によれば，補正発明について次のとおり認められる。補正発明は，セルラー通信システムにおけるハンドオフ（セルラー無線電話機の接続先をある基地局から他の基地局へと切り替えることなどをいう。）及びドロップオフ（セルラー無線電話機の基地局への接続を削除することをいう。）のための技術に関するものである（段落【０００１】）。従来技術のセルラー通信システムには，各種の方式があり，それぞれの方式ごとに欠点や問題点があるが（段落【０００２】～【００２３】），その中には，ハンドオフやドロップオフを実行するに当たり，基地局にはセルラー無線電話機の正確な位置がわからないため，セル（基地局がカバーする範囲をいう。）内のすべての無線電話機からの応答が届くまで待機しなければならず，この処理に多くの時間がかかるという問題（段落【０００６】）や，弱い信号を有する無線電話機を特定し，ハンドオフやドロップオフを実行する際に，無線電話機に到達するまで時間がかかるという問題（段落【００１３】）があった。補正発明は，従来技術の欠点を克服し，セルラー無線電話機の位置の正確な情報を獲得することによりハンドオフをスムーズに実行することを第１の目的とし，ドロップオフやハンドオフ操作を速やかに実行するために，速やかに位置情報を獲得することを第２の目的として，請求項記載の構成を採用したものである（特許請求の範囲【請求項１】，発明の詳細な説明段落【００２４】）。
２引用発明について
引用例（特開平７－３２１７３４号公報，甲５）によれば，引用発明について次のとおり認められる。
引用発明は，移動通信用電話システム，移動通信用データ通信システム等に使用するデータ通信装置に関するものであって（段落【０００１】），審決が認定したように，携帯電話機３と基地局５との間でデータ，音声通信が行われ（段落【００１１】），携帯電話機３内の現在位置検出装置（ＧＰＳ）２において，衛星６，７，８からの受信波をアンテナ１から受け取り，受信波を基に現在位置の推測が行われ（段落【００１１】，【００１２】），その現在位置情報を通信装置でアンテナ１から基地局アンテナ４へ送り，基地局５が受け取り，その現在位置情報を基に携帯電話機３が最適な受信を行えるように基地局５が諸操作を行い，基地局５は携帯電話機３へ送信データを供給し，復調方式を知らせ，最適な基地局にハンドオフ等を行うことで（段落【００１２】），基地局５が携帯電話機３の現在位置を理解できるため，電波の不感地帯においても携帯電話機３が最適な受信を行えるという利点や，他の基地局とのハンドオフを基地局で制御できるという利点があり，携帯電話機３の受信性能を向上させるという作用効果を奏するものである（段落【００２１】，【００２２】）。
３取消事由１（相違点２に関する判断の当否）について(1)相違点２に係る補正発明の構成は，本願明細書の段落【００２６】，【００２８】の記載に照らし，「セルラー無線電話機の位置から基地局のセルの距離限界までの距離を計算して，計算された距離からハンドオフされるべきか否かを決定する」との技術的意義を有するものと解される（この点については，上記のとおり，審決の認定と原告の主張も同様である。）。


平成２５年１月１５日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１６０号，第１０２０４号審決取消請求，同参加事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月１９日
判                決
原告           Ｘ
訴訟代   理人弁   理士         相川俊   彦参加人          大伍貿   易株式   会社訴訟代   理人弁   護士         室谷和   彦
面谷和   範
弁理士          中谷武   嗣
被告（   脱退）            Ｙ
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が無効２０１１－８００１９３号事件について平成２４年３月３０日にし
第２事案の概要
原告は，被告（脱退）の有していた本件特許（後に参加人に移転）について無効審判請求をしたが，請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり，争点
１特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
被告は，本件特許第４６５８２１８号（発明の名称「封水蒸発防止剤」，平成２１年１１月２０日出願，平成２３年１月７日特許登録，特許公報は甲１４，請求項原告は，平成２３年１０月３日に，本件特許について無効審判請求をした（無効２０１１－８００１９３号）。被告は，平成２３年１２月１４日付けで，明細書の記載について，明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正請求を行ったところ，特許庁は，平成２４年３月３０日に，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たな本件特許権については，平成２４年３月１日を受付日とする，被告から参加人への移転登録がされたが，審決が被告を名宛人とするものであったことから，まず被２本件発明の要旨
Ｂ廃油を，乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジョン化して，さらに，比重を（ρ）とすると，０．９８≦ρ＜１．０である水溶性液体を主成分
【請求項２】
３審判における原告主張の無効理由
(1)無効理由１（特許法３６条６項２号，同項１号）ア本件発明１及び２の「Ｂ廃油」は，一般的に広く使用される明確な技術用語ではなく不明確であり，特許法３６条６項２号の要件を満たさず，そのため，イ本件発明１及び２の「水溶性液体を主成分とする」との構成は，水溶性液体を主成分とすると，エマルジョン化した成分が封水に溶解して分離しなくなり，
(2)無効理由２（特許法３６条４項１号）
本件発明１及び２は，「Ｂ廃油」を用いるものであるが，当業者がＢ廃油を入手することができない。したがって，発明の詳細な説明は，本件発明１及び２を実施(3)無効理由３（特許法２９条１項３号，同条２項）本件発明１及び２は，特開２００９－１２７３５５号公報（甲１）記載の発明であるか，これに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(4)無効理由４（特許法２９条１項２号，同項３号，同条２項）「乳製品の化学」（地球出版株式会社，昭和３６年１月２５日発行，２～９頁，甲４），「乳製品製造Ｉ」（株式会社朝倉書店，昭和３８年１０月３０日発行，１～７頁，甲５），「加工食品の実際知識」（東洋経済新報社，昭和５３年８月３０日発行，３１６～３１８頁，甲６），「食品科学便覧」（初版，共立出版株式会社，る。また，上記のクリームを台所の流しに廃棄する行為は，公然実施されているかそうでないとしても，本件発明１及び２は，甲１公報及び甲４～７の各文献に記載された発明又は公然実施された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
４審決の理由の要点
(1)無効理由１について
アＢ廃油について
本件明細書の記載からすると，本件発明１及び２を特定する事項であるＢ廃油は，食用油の廃油と認められるが，具体的にどのような廃油であるかは明記されていな定義された用語，あるいは学術用語として明確に定義された用語であるとはいえなしかしながら，全国油脂事業協同組合連合会作成のパンフレット「ＵＣオイルのリサイクルガイドライン」（甲２８）には，廃食用油脂は，回収され不純物を取り除いた後，再生油として，用途別に各種原料として出荷されることが示されている。ガードナー７以下の良質な再生油は植物油Ａグレードと呼ばれ，次に良質な再生油れ，これらＡ，Ｂグレードよりさらに品質が劣る回収油とは区別されていることが示されている。さらに，他の証拠には，Ｂ廃油と称する廃油が販売されていることこれらの記載によると「Ｂ廃油」の定義は統一されているとはいい難いが，産業廃棄物中間処理業者において，食用油の廃油を分類し，良質な再生油であるＡ廃油に次いで良質な廃油であって，概ね，ガードナー色（油の色調）が１１以下，酸価そうすると，本件発明１及び２を特定する「Ｂ廃油」とは，廃油の成分又は化学的特性を定義したものではなく，産業廃棄物中間処理業者が廃食用油脂の不純物を取り除いて再生した廃油であって，市場で「Ｂ廃油」とランク付けされて取引されしたがって，本件発明１及び２を特定する「Ｂ廃油」が不明確であるとまではいえない。
イ「水溶性成分を主成分とする」について
本件発明１及び２の「水溶性成分を主成分とする」とは，エマルジョンが，水溶性成分からなる媒体に油性成分が分散している状態であることを意味していると解そして，本件明細書の実施例には，Ｂ廃油１００ｃｃに対し，スマートウォッシュ（水溶液）１００ｃｃを加えて乳化すること，すなわち水溶性成分を５０％とすることが記載されており，水溶性成分を主成分とすることが実質的に示されている。また，封水蒸発防止剤を封水中に投入すると，安定したエマルジョン状態の封水蒸発防止剤は，エマルジョン状態で封水の表面を覆い，すなわち，油性成分の微粒子が乳化剤の作用で水溶性成分と結び付いた状態で，投入された封水から分離してそ水溶性成分を主成分とするものであることと，本件明細書記載の作用効果を奏するしたがって，「水溶性成分を主成分とする」は明確であり，また，発明の詳細な説明に記載された事項である。
(2)無効理由２について
無効理由１で認定したとおり，「Ｂ廃油」は，市場で取引されているものであり，当業者が入手可能なものである。したがって，本件発明１及び２について実施可能
(3)無効理由３について
ア甲１公報には，次の発明（甲１発明）が記載されていると認められる。
【甲１発明】


比重が１．０未満で，蒸気圧が水よりも低い水不溶性成分と，水系成分としての
水と界面活性剤とを含み，
前記水不溶性成分が，食用油を含むものであり，
投入時に攪拌又は振盪することにより，水不溶性成分と水系成分とを均一に乳化
分散させる，
水系成分を主成分とした排水トラップの封水蒸発防止剤組成物。イ本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
【一致点】
０である水溶性液体を主成分とした封水蒸発防止剤。
【相違点１】
用油であり，「Ｂ廃油」ではない点。
【相違点２】
エマルジョン化に関して，本件発明１は，「乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジョン化している」のに対し，甲１発明は，投入時に攪拌又は
【相違点３】
本件発明１は，封水蒸発防止剤の比重（ρ）が０．９８≦ρ＜１．０であるのに対し，甲１発明は，比重（ρ）がρ＜１．０であるものの，下限が０．９８に限定ウ相違点１について，甲１公報には，水不溶性成分としての油脂類につき，比重が１．０未満で，蒸気圧が水よりも低いものであればよいことが示されているが，特に食用油の廃油である「Ｂ廃油」を使用することまでは示されておらず，「Ｂ相違点２について，「乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジョン化している」という本件発明１の構成の技術的意義は，本件明細書の記載によれば，エマルジョン状態が安定であって，エマルジョン状態で，封水の表面を被覆止する作用を奏することにあると認められる。一方，甲１発明の封水蒸発防止剤は，封水に投入される際は，攪拌浸透によりエマルジョン状態となっているが，投入後は，食用油を含む水不溶成分と水系成分とが速やかに分離し，食用油を含む水不溶成分のみで封水の表面を被覆して，封水表面からの水の蒸発を防止するものであるから，エマルジョン状態を安定化させる動機付けがなく，甲１発明の封水蒸発防止なお，相違点３については，甲１公報に，水不溶成分の比重は水よりも小さいが，あまり小さくないことが好ましいと記載されていることや，甲１公報には封水蒸発防止剤が封水部の底部を越えて下水側に達するためのメカニズムが記載されており，そのために，封水蒸発防止剤が急速に浮上しないようにすることが必要であることは明らかであることからすると，相違点３に係る本件発明１の構成を採用する以上のとおりで，本件発明１は，甲１発明ではないし，甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ本件発明２は，本件発明１の構成をすべて含むから，本件発明１について判断したのと同様に，甲１発明ではないし，甲１発明に基づいて当業者が容易に
(4)無効理由４について
甲４～７の各文献には，「乳脂肪をエマルジョン化したものであって，比重を（ρ）とすると，０．９８≦ρ＜１．０である水溶性液体を主成分としたクリーム」が開示されていると認められる。また，このようなクリームは本件出願前に公知であっしかし，甲４～７の各文献に開示されたクリーム，あるいはこれらの文献に示される公知のクリームは，「Ｂ廃油をエマルジョン化」したものではない。また，甲４～７の各文献には，クリームを封水蒸発防止剤として使用することは，何ら開示水トラップの封水の蒸発を防止するためのものであり，仮にＵ字トラップを有するしたがって，本件発明１は，甲４～７の各文献に記載された発明又はこれらの各文献に示される公知のクリームであるとはいえないし，これらの各文献に記載されまた，甲１発明の封水蒸発防止剤は，封水に投入される際はエマルジョン状態となっているが，投入後は，食用油等の水不溶成分と水系成分とが分離し，食用油等の水不溶成分のみで封水の表面を被覆して表面からの封水の蒸発を防止するもので組み合わせて封水蒸発防止剤とすることは，当業者が容易に想到し得ることではなく，本件発明１は，甲１発明と甲４～７の各文献に記載された発明に基づいて当業本件発明２は，本件発明１の構成をすべて含むから，本件発明１に関する上記の判断が当てはまる。また，甲４～７の各文献に記載されたクリーム，あるいはこれ
第３原告主張の審決取消事由


１取消事由１（特許法３６条６項２号，同項１号違反）について(1)ア本件発明１及び２の「Ｂ廃油」は，本件明細書に定義規定はなく，その記載を参酌しても，食廃油又は食用油の廃油のごく一部であることが理解されるに理化学辞典（第５版），科学大辞典（第２版）等を参酌しても，「Ｂ廃油」というこのように「Ｂ廃油」は不明であるから，本件発明１及び２は不明確なものとして特許法３６条６項２号の要件を充足せず，又は発明の詳細な説明に記載されたもイ審決は，Ｂ廃油について，「「Ｂ廃油」の定義は統一されているとはいい難いが，産業廃棄物中間処理業者において，食用油の廃油を分類し，良質な再生しかしながら，審決が上記定義の根拠としたと思われる証拠（甲３３～３５）は，本件明細書の記載から導かれる範囲を明らかに超えるものであるし，本件出願時よまた，上記の証拠は，被告が作成し，審判手続のために準備されたものであるから，あり」と記載されており，ガードナー色及び酸価の範囲が規定されていない。したまた，審決は，「本件発明１及び２を特定する「Ｂ廃油」とは，廃油の成分又は化学的特性を定義したものではなく，産業廃棄物中間処理業者が廃食用油脂の不純物を取り除いて再生した廃油であって，市場で「Ｂ廃油」とランク付けされて取引されている廃食油を示すものと認められる。」と認定した。しかしながら，この認定のうち，「成分又は化学的特性を定義したものではな」いとの部分は，上記のように，審決がＢ廃油の定義として酸価やヨウ素価を認定したことと矛盾する。「再生した廃油」の部分についても，「再生」とは廃物を原料して作り出された物が「（Ｂ）廃油」であることにはならず，Ｂ廃油は再生されたなお，審決は，甲１７公報（特開２００２－１２９０８０号）に記載された「植物油Ｂグレード」を「Ｂ廃油」と同等のものとしているが，廃油には動物由来の油脂も含まれると解されるのに対し，植物油はこれを含まないこと，被告が主張した被告は，審判答弁書（甲１５）において，「Ｂ廃油」とはアース・デザイン・インターナショナル株式会社（以下「アース社」という。）のホームページに記載されたもので，同社から購入可能であると主張しているが，原告が同社に確認したと(2)審決は，本件発明１及び２の「水溶性成分を主成分とする」について，「エマルジョンが，水溶性成分からなる媒体に油性成分が分散している状態であることを意味していると解され，」と判断しており，スマートウォッシュ（水溶液）のよこれに対し，被告は，審判答弁書において，「熔解とは，溶質が溶媒と混合して均一な相の混合物，すなわち，容体（溶液）をつくることであって，本件発明１及まって大きくなり，最終的に封水と分離するというものである」と主張しており，いったん水に溶けた後，次第に溶質同士が集まって大きくなり，最終的に分離するそうすると，本件発明１及び２の「水溶性成分を主成分とする」については，解釈が少なくとも２通りあるので，不明確であり，発明の詳細な説明に記載されたも２取消事由２（特許法３６条４項１号違反）について取消事由１(1)で主張したように，Ｂ廃油は不明確であり，また，被告の審判段階における主張（Ｂ廃油はアース社から購入可能である旨の主張）とは異なり，同社はＢ廃油を販売していないので，当業者は本件発明１及び２を実施することができない。したがって，本件発明１及び２は，特許法３６条４項１号の要件を満たして審決は，特開２００２－１２１４２８号公報（甲３２）に基づき，再生植物油Ｂが市販されていると認定した。しかしながら，再生植物油ＢとＢ廃油とは文言が異被告がＢ廃油をヨウ素価により定義しているのに対し，この再生植物油Ｂは酸価及び油色により定義付けされていること，ヨウ素価についても被告の主張する数値範囲と異なっていることなどから，この再生植物油Ｂは，本件発明１及び２のＢ廃油なお，被告が審判段階で提出した証拠は，後から準備・提出された私文書であって，証拠としては不十分である。
３取消事由３（甲１公報（特開２００９－１２７３５５号）に基づく進歩性の判断の誤り）について
(1)相違点１の認定又は判断の誤り
審決は，食用油由来の油が，本件発明１では「Ｂ廃油」であるのに対し，甲１発明では食用油であり，「Ｂ廃油」ではない点を相違点１として認定し，甲１発明について「Ｂ廃油」を使用することは容易に想到し得ないと判断した。しかしながら，甲１発明の「食用油」と本件発明１の「Ｂ廃油」はいずれも食用油に由来するものであり，本件明細書の記載からして「Ｂ廃油」は使用済みの食用油であると解されるところ，食用油の通常の使用により成分に大きな変化が生じる異物混入のおそれから廃棄されることがあるが，そのような場合，廃棄された食用したがって，審決がこの点を相違点１として認定したことは誤りであり，そうでないとしても，相違点１が容易に想到し得ないと判断したことは誤りである。
(2)相違点２の判断の誤り
審決は，本件発明１の「乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジョン化」する構成（相違点２に係る構成）について，エマルジョン状態が安定であって，エマルジョン状態で，封水の表面を被覆して表面からの封水の蒸発を防止するものであるとした上で，甲１発明につき，「乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジョン化すること」は，当業者が容易になし得ることではなしかしながら，本件発明１の「３ヵ月以上」というのは，数値による限定にすぎず，封水の表面を被覆するという甲１発明と同一の作用効果を示す限りは，顕著な効果にも当たらない。甲１発明には，エマルジョンを形成することが記載されており，本件発明１のエマルジョン化の動機付けとなるので，相違点２に係る本件発明また，相違点２に係る本件発明１の構成は，封水中に十分に分散してから，相分離するという作用効果において，甲１発明の「水不溶性成分」に相当するので，相したがって，審決の上記判断は誤りである。
(3)本件発明２について
本件発明２は，本件発明１の構成をすべて含むものであるから，その点については，本件発明１に関する上記(1)，(2)の主張のとおりである。また，本件発明２の「乳化剤がアルカリ性洗剤である」という構成については，乳化剤は典型的に界面活性剤であり，アルカリ性洗剤は界面活性剤を含むので，乳化剤をアルカリ性洗剤したがって，本件発明２も，甲１発明から容易に想到し得る。４取消事由４（甲４～７の各文献，又は甲１発明及び甲４～７の各文献に基づく，新規性及び進歩性の判断の誤り）について
(1)本件発明１について


本件発明１の「封水蒸発防止剤」は，理化学辞典又は科学大事典に記載されておらず，客観的に少なくとも当業者の間で確立した「剤」ということはできない。しまた，取消事由１(1)で主張したように，本件発明１及び２のＢ廃油は不明確であるから，そのままでは新規性や進歩性の判断に使用することはできない。そこで，取消事由３(1)で主張したように，Ｂ廃油は実質的に食用油と同一であるから，Ｂ廃そうすると，本件発明１は，食用油（或いは，使用済みの食用油又は廃油）を，乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジョン化した物であり，比そして，「乳製品の化学」（地球出版株式会社，昭和３６年１月２５日発行，２～９頁，甲４），「乳製品製造Ｉ」（株式会社朝倉書店，昭和３８年１０月３０日８月３０日発行，３１６～３１８頁，甲６），「食品科学便覧」（初版，共立出版株式会社，昭和５３年５月１０日発行，２２８～２２９頁，甲７）には，牛乳から分離されるクリームの脂肪率と比重が記載されており，これらは，「乳脂肪をエマルジョン化したものであって，比重を（ρ）とすると，０．９８≦ρ＜１．０であであるので，これらのクリームは，本件発明１と同一であるか，実質的に同一であまた，クリームが封水蒸発防止剤ではないとしても，甲１公報には，封水蒸発防止剤が開示されており，上記クリームを封水蒸発防止剤とすることは，当業者であ
(2)本件発明２について
本件発明２は，本件発明１の構成をすべて含むから，その点については，上記(1)の主張のとおりである。その余の構成については取消事由３(2)で主張したとおりである。したがって，本件発明２は，甲１公報及び甲４～７の各文献から容易に想到
第４参加人の反論
１取消事由１に対し
(1)アＢ廃油は，使用済み食用油を回収・処理して販売されるリサイクル油である。リサイクル油は，主に塗料・インキ等の原料となるＡ廃油，用途は限定されるが工業用となるＢ廃油，飼料や肥料に用いられるその他の食廃油に区別して取引て一定の性状を備えている。このうちＢ廃油と他の食廃油を区別する基準は，概ね，ガードナー色（油の色調）が１１以下，酸価が５以下，ヨウ素価が１１０～１２０業者の回答書（甲２４～２６，３３～３５）に，Ｂ廃油を販売している旨が記載され，甲１７公報（特開２００２－１２９０８０号）及び甲３２公報（特開２００生植物油Ｂ）が取引されていることを示す記載があるように，Ｂ廃油は市場において入手可能である。なお，証拠上，Ｂ廃油以外に「廃食油（Ｂ）」（甲２６），「植このように，市場において，種々存在する油の中で，「Ｂ廃油」が他の食廃油と区別されて取引されている以上，第三者は，自らの行為が権利範囲内のものか否か
イ審決の誤りをいう原告の主張に対して
審決は，各種の証拠に基づいてＢ廃油の取引事実を認定し，これを前提としてＢ廃油が不明確であるとはいえないと判断したのであって，審決の判断が本件明細書証拠から認定できないとする根拠はない。原告が被告作成と主張する証拠は，被告が作成者ではない。被告の主張と審決の認定が異なるという原告の主張についても，仮に被告の主張と審決の認定判断とが異なるとしても，それ自体，審決の誤りとならないし，そもそも，審決におけるＢ廃油の取引事実の認定は「概ね」としており，原告は，審決が酸価，ヨウ素価等によりＢ廃油を定義したと主張するが，審決の当該部分は，概ねそのようなものが「Ｂ廃油」として取引されているという事実を成分又は化学的特性を定義したものではなく…」と解釈しているのである。したがって，審決に何ら矛盾はない。また，審決は，甲１７公報及び「ＵＣオイルのリサイクルガイドライン」（甲２８）に，回収された廃油が処理された後，リサイクル別して取引されており，当業者は本件発明１及び２の技術的範囲を判断することが原告は，Ｂ廃油に動物由来の油脂が含まれるので，植物油Ｂグレードとは異なると主張する。しかしながら，「Ｂ廃油」は，種々の工業用途に使用されるものであり，常温では液体でなければならない。これに対し，動物由来の油脂（ラードなど）アース社に関する主張についても，アース社は，「Ｂ廃油」の取引とは無関係であるから，審決がアース社に言及しないことは，審決の認定判断の誤りを構成する(2)エマルジョンには，油性成分に水溶性成分が分散したものと，水溶性成分に油性成分が分散したものの２種類が存在するところ，「水溶性成分を主成分とす
２取消事由２に対し
業者が自ら種々の原料を配合するなどして，製造しなければならないものではない。審決は，各種の証拠に基づいて，「Ｂ廃油」が市場で取引されており，当業者が入手可能であること，甲３２公報に，「Ｂ廃油」に相当する「再生植物油Ｂ」が市販されている旨の記載があることから，実施可能要件違反はないと判断したのであ原告は，アース社からＢ廃油を入手することができないことを主張するが，審決は，アース社から入手可能であることを前提として判断したものではないから，原主業務とするアース社から入手できないからといって，市場で入手できないと一般
３取消事由３に対し
(1)相違点１について
Ｂ廃油を封水蒸発防止剤に使用することについて，甲１公報（特開２００９－１２７３５５号）にも他の証拠のいずれにも，記載は皆無であり，示唆すらないので
(2)相違点２について
本件発明１は，その構成によって，「封水蒸発防止剤を投入した際に，封水の中を排水口側から下水側へ移動しづらい」，「排水管の管壁内面に付着した汚れ層に油が侵入することができず，封水が汚れ層に侵入・上昇した後に蒸発してしまう（排水トラップＴ内が渇水してしまう）」という課題（本件明細書の段落【０００５】）これに対し，甲１発明には，そもそも，「排水管の管壁内面に付着した汚れ層に油が侵入することができず，封水が汚れ層に侵入・上昇した後に蒸発してしまう」るための，本件発明の「乳化状態が少なくとも３ヵ月以上持続するようにエマルジしたがって，相違点２は容易に想到し得ない。
(3)本件発明２について
上記(1)，(2)で本件発明１について主張したのと同様である。
４取消事由４に対し


そもそも，クリームと封水蒸発防止剤は全く異なるものであり，同一でないことは明白である。それ故，クリームを封水蒸発防止剤とする動機付けもないのであっ和３６年１月２５日発行，２～９頁，甲４），「乳製品製造Ｉ」（株式会社朝倉書店，昭和３８年１０月３０日発行，１～７頁，甲５），「加工食品の実際知識」（東洋経済新報社，昭和５３年８月３０日発行，３１６～３１８頁，甲６），「食品科学便覧」（初版，共立出版株式会社，昭和５３年５月１０日発行，２２８～２２９
第５当裁判所の判断
１取消事由１（特許法３６条６項２号，同項１号に関する判断の当否）について
(1)「Ｂ廃油」について
ア本件発明１の構成として，Ｂ廃油の語が使用されており，本件発明２は本件発明１の構成をすべて含むものであるところ，本件明細書（甲１４，１９）に「封水防止剤Ｅは，食廃油（すなわち食用油の廃油）がエマルジョン化されて，比重をρとすると，０．９８≦ρ＜１．０である水溶性液体が主成分である。比重ρが，ρ＜0.98の場合，封水Ｗに流入した後の封水Ｗとの分離速度が早く，作業効率が悪くなる。また，比重ρが，   １．０≦ρの場合，封水Ｗの水面Ｍに分離せず，封水Ｗの底に沈殿したりする。食廃油は，例えばＢ廃油とするのが好ましい。」（段落【００１０】）「また，食廃油をＢ廃油としたので，用途が狭いＢ廃油を有効活用することができる。また，低コストで封水蒸発防止剤Ｅを製造することができる。さらに，エマルジョン化すると黄色く見え，外観が良い。すなわち，着色しなくても自然に見えて違和感がなく，清潔感のある色なので，トイレに使用する場合にも適している。…」（段落【００２１】）。イ甲１７公報（特開２００２－１２９０８０号），株式会社大口油脂作成の規格表（甲２６），甲３２公報（特開２００２－１２１４２８号），「油脂」（Vol.53，No.10（2000），３６～３９頁，乙３），「油脂」（Vol.51，No.10（1998），２８食品の製造や調理に使われた後の食用油は，廃食用油回収業者により回収され，不純物の除去を経て，再生油（廃油，廃食油，廃食用油の語も同義で使用されるこ物Ａ”等と称され，ヨウ素価が概ね１２０超で品質の高い植物廃油（以下，単に「植物油Ａグレード」という。），②それに次ぐ品質で，植物油Ｂグレード，廃食油（Ｂ），再生植物油Ｂ，Ｂ植等と称される植物廃油（以下，単に「植物油Ｂグレード」といれていた。また，①の植物油Ａグレードは，品質が良いことから，主に塗料・インウ上記アの記載によれば，本件発明１及び２のＢ廃油は，食廃油の一部であって，用途が狭く，低コストという性質を有するものと認められるところ，上記イで認定したとおり，使用済みの食用油の再生油と同義の用語として，廃油，廃食価格が低いという事実に照らすと，本件発明１のＢ廃油は，上記イで認定した植物そうすると，当業者であれば，市場において区別して取引されているＢ廃油を明確に把握することが可能であり，これを用いた行為が本件発明１及び２を構成するまた，原告は，Ｂ廃油が不明確であるから，サポート要件も充足しない旨主張するが，上記説示のとおり，Ｂ廃油は明確であり，原告のサポート要件違反の主張もエ原告の主張に対し
原告は，審決が，ガードナー色，酸価及びヨウ素価という化学的特性によりＢ廃油を定義したと主張した上で，そのような定義付けが本件明細書の記載から導かれ２つあることになり不明確である，審決の「「Ｂ廃油」とは，廃油の成分又は化学しかしながら，審決は，原告が「Ｂ廃油を定義した」と主張している説示部分において，概ね，ガードナー色，酸価及びヨウ素価が一定程度の範囲内の廃油が「Ｂ廃油」として取引されている事実を認定したにすぎず，Ｂ廃油が化学的に定義されたものであることを認定したのではない。また，審決の上記説示部分は，本件出願時のＢ廃油に係る当業者の技術常識に関連する事実を認定したものであって，本件また，原告は，Ｂ廃油について，再生油とは異なる，ランク付けの意味が不明である，動物油も含み得るから植物油Ｂグレードとは異なるなどと主張するが，再生油が廃食油などと同義で使用されることがあること，市場においてＡ，Ｂのグレードに区別されていること，植物油Ａ，Ｂグレードと動物廃油とが区別されていることは，上記イで認定したとおりである。また，本件発明１及び２において，Ｂ廃油は水溶性液体中にエマルジョン化されるものであるから，常温で液体であることが理解できるのであって，常温で通常固体である動物由来油脂を含むものではないこさらに，原告は，Ｂ廃油とはアース社のホームページに記載されたもので，同社から購入可能であるとする被告の審判段階での説明が事実とは異なり，それについ油業界におけるＢ廃油取引の実情を認定した上で，Ｂ廃油が不明確とはいえないと判断したのであって，その判断に誤りがないことは上記ウのとおりである。アース社という特定の企業からの購入の可否について触れないことや，被告の主張と審決の認定との間で細かな数値の齟齬があることは，審決の認定判断の誤りとはなるも
(2)「水溶性成分を主成分とする」について


本件発明１及び２に係る封水蒸発防止剤は，Ｂ廃油をエマルジョン化してなる水溶性液体を主成分とするものであるから，「水溶性成分を主成分とする」が，水溶性成分に油性成分が分散した，いわゆる水中油型のエマルジョンを意味しているこ原告は，被告の審判答弁書（甲１５）における記載を引用し，この記載と「水溶性成分を主成分とする」に関する審決の判断とが相違し，２通りの解釈があることになるから，「水溶性成分を主成分とする」は不明確である旨主張する。しかしな水に投入された場合の作用機構を説明するものであり，「水溶性成分を主成分とす(3)以上のとおりで，取消事由１は理由がない。２取消事由２（特許法３６条４項１号に関する判断の当否）について他の種類の廃油とは区別されて，市場で取引されていたのであるから，当業者は，原告は，被告がアース社からＢ廃油を購入できる旨主張したのに，そのアース社がＢ廃油を販売していないので，本件発明１及び２は実施可能ではないと主張するが，上記のとおり，市場でＢ廃油が取引されている事実が認められる以上，これを２が実施可能でないとはいえない。また，そもそも，被告は，審判答弁書（甲１５）において，産業廃棄物業界ではＢ廃油が入手可能である旨主張し，その一例としてアース社について言及したにすぎず，アース社のみがＢ廃油の販売元であると主張３取消事由３（甲１公報（特開２００９－１２７３５５号）に基づく進歩性の判断の当否）について
(1)相違点１について
原告は，本件発明１のＢ廃油と甲１発明の食用油とは実質的に同一であるから，審決が相違点１を認定したことは誤りであり，そうでないとしても，相違点１は容しかしながら，上記１(1)イ，ウ（取消事由１）で判示したとおり，Ｂ廃油は，植物油Ｂグレードに相当するものと認められるところ，植物油Ｂグレードは，食用油なることは明らかである。したがって，Ｂ廃油が食用油と実質的に同一であることそして，甲１公報には，Ｂ廃油を封水蒸発防止剤に使用することは記載されておらず，その示唆等があるとも認められないのであって，甲１発明の封水蒸発防止剤としてＢ廃油を使用することが容易に想到し得ないとした審決の判断に誤りはな
(2)相違点２について
本件明細書（甲１４，１９。特に段落【００１１】）によれば，本件発明１の封水蒸発防止剤は，乳化状態が少なくとも３ヶ月以上持続するようにエマルジョン化きるだけでなく，排水管内壁に付着した汚れ層に侵入し，これを目詰まりさせることにより封水が汚れ層から蒸発するのを防ぐという効果を発揮するものと認められこれに対して，甲１公報の記載，特に，封水蒸発防止剤を封水に投入した後，１時間後には水系成分と水不溶性成分（油系成分）とが分離して，封水表面に水不溶性成分による油膜が形成されるという記載（段落【００３４】，【００４１】，【００４２】）によれば，甲１発明の水系成分と水不溶性成分（油系成分）とは，比較的短時間に分離するものと認められるから，本件発明１と甲１発明とでは，エマルジョン化の程度が異なる。また，甲１公報には，排水管内壁に付着した汚れ層からしたエマルジョン状態を設定するという動機付けが存在しない。これらの点からす(3)本件発明２は，本件発明１の構成をすべて含むから，上記(1)，(2)で本件発明１について説示したのと同様に，甲１発明から当業者が容易に想到し得たとはしたがって，取消事由３も理由がない。
４取消事由４（甲４～７の各文献，又は甲１発明及び甲４～７の各文献に基づく，新規性及び進歩性の判断の当否）について
「乳製品の化学」（地球出版株式会社，昭和３６年１月２５日発行，２～９頁，甲４），「乳製品製造Ｉ」（株式会社朝倉書店，昭和３８年１０月３０日発行，１～７頁，甲５），「加工食品の実際知識」（東洋経済新報社，昭和５３年８月３０日発行，３１６～３１８頁，甲６），「食品科学便覧」（初版，共立出版株式会社，組成等が記載されており，これらの各文献には，審決も認定するとおり，「乳脂肪０である水溶性液体を主成分としたクリーム」が開示されていることが認められる。また，本件出願時において，そのようなクリームは公然実施されたものと認めるこ能を発揮する剤であって，甲４～７の各文献に開示されるようなクリームや公然実施されたクリームが，本件発明１のような封水蒸発防止剤と実質的に同一でないことは明らかである。また，甲１公報に封水防止剤が開示されているとしても，クリームを封水蒸発防止剤として使用することの動機付けはないから，甲４～７の各文せて本件発明１の構成を想到することは，当業者にとって容易であるとはいえない。本件発明２についても，本件発明１の構成をすべて含むから，本件発明１についての上記説示と同様に，当業者にとって容易に想到し得るとはいえない。したがって，取消事由４も理由がない。
第６結論
以上のとおりで，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
塩月秀   平
裁判官
古   谷   健二郎
裁判官
田邉    実


主文
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求を棄却する。
３訴訟費用は第１，２審を通じて被控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
１(1)被控訴人は，平成２１年４月８日，農地である原判決別紙物件目録記載の土地（本件土地）の所有権を取得することについて，東京都α町農業委員会（処分行政庁）に対し，農地法（平成２１年法律第５７号による改正前。以下，特に断る場合を除いて同じ。）３条による許可申請（本件申請）をしたが，処分行政庁は，同年５月２５日付けで，被控訴人に対し，①被控訴人が取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず（同条２項２号），②被控訴人は主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合であること（同号の２）を不許可事由として，不許可処分（平成２１年法律第５７号附則２条１項により，同法による改正後の農地法３条１項の規定によってしたものとみなされる。本件不許可処分）をした。本件は，被控訴人が，本件不許可処分は違法であると主張して，その取消しを求めた事案である。
(2)本件不許可処分に関係する農地法の規定は次のとおりである。３条１項農地又は採草放牧地について所有権を移転し，又は地上権，永小作権，質権，使用貸借による権利，賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し，若しくは移転する場合には，政令で定めるところにより，当事者が農業委員会の許可（括弧内省略）を受けなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合及び第５条第１項本文に規定する場合は，この限りでない。２項前項の許可は，次の各号のいずれかに該当する場合には，することができない。（ただし書省略）
二号所有権，地上権，永小作権，質権，使用貸借による権利，賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合二号の二農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第４条第４項に規定する特定法人（以下「特定法人」という。）以外の法人が前号に掲げる権利を取
得しようとする場合
２条１項この法律で「農地」とは，耕作の目的に供される土地をいい，「採草放牧地」とは，農地以外の土地で，主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
２項この法律で「自作地」とは，耕作の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している農地をいい，「小作地」とは，耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している農地をいう。
７項この法律で「農業生産法人」とは，農事組合法人，株式会社（公開会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第５号に規定する公開会社をいう。）でないものに限る。以下同じ。）又は持分会社（同法第５７５条第１項に規定する持分会社をいう。以下同じ。）で，次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一号その法人の主たる事業が農業（その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの，農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の８第１項第１号の事業を含む。以下この項において同じ。）であること。２原審は，本件不許可処分は違法であると判断し，被控訴人の請求を認容した。当裁判所は，本件不許可処分は適法であるから，被控訴人の請求は棄却すべきものと判断した。
３前提事実（当事者間に争いのない事実，顕著な事実並びに原判決掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実），争点，当事者の主張は，原判決２頁２２行目の「ａ」の次に「（ａ）」を，２３行目の「ｂ」の次に「（ｂ）」を，３頁初行の「ｃ」の次に「（ｃ）」を，それぞれ加えるほかは，原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」１～３（原判決２頁１３行目～１０頁２１行目。別紙を含む。）に記載のとおりであるから，これを引用する。４当審における当事者の補足的主張は次のとおりである。
〔控訴人〕
(1)農地法にいう「耕作」とは，肥培管理を行って作物を栽培することを意味するが，「作物」とは，生育後の収穫を目的として栽培される農作物をいうのであって「植物」とは同義ではない。「作物」が収穫を目的とすることは，統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく「日本産業分類」（乙６）において，耕種農業に属する産業分類がいずれも「栽培し，出荷する」ことを要件としていることや，過去の裁判例（津地裁昭和３１年８月１３日判決），農地に係る相続税納税猶予制度の取扱い（乙７～９）からも明らかである。そして，別紙図面１に「Ａ」及び「Ｂ」と記載された区画（以下，同図面記載の「Ａ」～「Ｅ」の区画をそれぞれ「区画Ａ」のようにいう。）に植栽される樹木の役割は，切り花を収穫するためではないから，「作物」には当たらない。
(2)次のア～ウの事情からすると，区画Ａ及びＢの利用目的は散骨用地であり，植栽される樹木の役割は散骨用地の装飾にある。ｄは農地ではなく墓地であって，被控訴人の事業は，散骨用土地施設の賃貸・管理事業であり，耕作の事業ないし農業ではない。


ア被控訴人は，「ｄ」のウェブサイト（乙１，１４。本件ウェブサイト）において，本件土地での「散骨」を広告宣伝しているところ，地面に穴を掘り，焼骨を撒いた上で樹木の苗木を植える方法等は，一般論として，墓地，埋葬等に関する法律（墓埋法）４条所定の「焼骨の埋蔵」に該当する（乙４）。被控訴人は，「人の焼骨」を混合した「肥培剤」を肥料として散布するから，「散骨」ではないと主張するが，散布の対象が「人の焼骨」である以上，それを散布する行為は「散骨」である。また，被控訴人は，厚生労働省健康局生活衛生課に相談し，本件事業が墓埋法に抵触しないとの回答を得たと主張するが，同課には，平成１９年２月７日の被控訴人からの相談に対し「計画されている事業は，墓地でなければ困難と伝えた」（乙１７）との記録が残されており，上記主張は虚偽である。イ本件ウェブサイトには，αの土地代が安く，高額の墓石がないことから「お値段はエコノミー」（２頁）と記載され，「散骨価格，サービス内容」に記載された価格は，散骨される土地の区画の面積に応じたものとなっている。また，その価格は，一般的な樹木の販売価格（カンツバキで９５０円～３０００円〔乙５〕）や本件ウェブサイトに記載された花枠を含めた樹木の代金（１万円相当〔乙１・４頁〕）に比して，樹木の賃貸料としては極めて高額となっている。ウ区画Ａは，別紙図面３のとおり利用される予定であり，これによれば，植栽部分（同図面の１～２６の各区画）の面積は，区画全体の４分の１にも満たず，各区画に１本の樹木が植栽されるにすぎない。この植栽の配置は，植物の植栽の合理性の視点から決定されたものではなく，散骨を行う者の通行の便宜と散骨用地間の密度が高くならないことに配慮したものである。
(3)原判決は，本件土地に肥培管理が行われることのみをもって，被控訴人が，本件土地において耕作の事業を行うと認めたが，肥培管理は，ある土地が農地であることや，事業が農業であることの必要条件であって，十分条件ではない。このことは，過去の裁判例からも明らかである。そして，被控訴人が本件土地において行うと主張する肥培管理を含む農作業の内容は，次のとおり，農業的土地利用の主張を正当化するにはあまりに異様な土地の利用方法であって，散骨用地であることを覆すだけの農業的土地利用の実質を有するものと認めることはできない。ア被控訴人が主張する作業内容のうち，成木に関わるものは，剪定のみであるところ，そもそも剪定は，土地に労資を加える作業ではないから，肥培管理には当たらない。被控訴人の作業内容は，作物の生育の全課程にわたって肥培管理を行うものではなく，林業的管理にとどまるものである。
イ被控訴人は，「人の焼骨」を混合した「肥培剤」を肥料に用いると主張するが，「人の焼骨」を肥料にするという発想は，それ自体，人倫上，極めて異様なことであり，「人の焼骨」は，肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）に基づく農林水産大臣告示所定の肥料の成分に含まれない。被控訴人は，「肥培剤」は自己使用用であるから，同法の適用がないと主張するが，その主張は誤りであり，「人の焼骨」を肥料として用いる場合，同法の適用上は，火葬場が肥料の生産者となるのであって，被控訴人が生成者となるものでもない。
ウαでは，椿の植栽が広範に行われているが，その態様としては，①防風林としての植栽，②実を収穫するための植栽，③切り枝，切り花を収穫するための植栽，④苗木の収穫のための植栽，⑤盆栽としての植栽の５つがあるところ，農業の範ちゅうに属するものは②～④のものである。被控訴人が区画Ａ及びＢにおいて行うと主張する椿の植栽に係る「農作業」は，上記⑤に相当するものであり，農業とはいえない。
〔被控訴人〕
(1)「耕作」の対象となる「作物」につき，最高裁昭和３８年（オ）第１０６５号同４０年８月２日第二小法廷判決・民集１９巻６号１３３７頁（昭和４０年判決）及び同昭和５５年（オ）第１０６９号同５６年９月１８日第二小法廷判決・裁判集民事１３３号４６３頁（昭和５６年判決）は収穫を要件としていない。また，統計法に基づく「日本産業分類」は，農地法とは趣旨目的を異にするし，同分類における「耕種農業」にいう「栽培」とは「植物を植えて育てること」を意味するから「作物」につき収穫を要件とする根拠にはならない。控訴人が引用する津地裁昭和３１年８月１３日判決は，竹林に関するものであるから，本件に引用するのは妥当でなく，農地に係る相続税納税猶予制度の取扱いについては，本件土地は，むしろ乙７号証において農地に当たる例とされる土地である。(2)区画Ａ及びＢの利用目的が散骨用地であり，ｄは墓地であるとの控訴人の主張は，次のとおり根拠がない。
ア被控訴人は，後記(3)ア(ｳ)のとおり，本件土地に「人の焼骨」を混合した「肥培剤」を肥料として散布するのであり，本件土地に「散骨」が行われることはない。パンフレット（甲５。本件パンフレット）や本件ウェブサイトにおける「散骨」の記載は，顧客への分かりやすさのためのものであり，本件パンフレットには「通常散骨はお断りいたします。」，「『ｄ』は記念植樹園です。あなたの分身の花の木を育て，花を咲かせ，育樹をすることが本来の目的です。」（甲５・６頁目）と記載している。墓埋法４条との関係でも，被控訴人は，厚生労働省健康局生活衛生課の担当者に本件事業の内容を説明し，同法に抵触しない旨の回答を得ている。
イ控訴人は，賃料と樹木の価格について主張するが，被控訴人が考案した「記念植樹園」は，新しいビジネスモデルであるから，その事業の付加価値を勘案して賃料を設定することは，何ら不合理なことではない。
ウ控訴人が主張する区画の配置については，不特定多数の者が来園することを前提とする一般的な植樹園などの構造や配置と同様である。また，本件パンフレット４頁目には「１．８メートルの四角い焼き丸太のスクエアに１２本の侘助などの園芸種の椿が植樹されます」と記載され，上記スクエアは別紙図面３の１～２６の各区画であるから，同図面の１～２６の各区画に各１本の樹木が植栽されるとの主張は的はずれである。


(3)原判決は，本件土地のうち肥培管理を施すものに該当する部分と，その他の部分が一体として土地利用されているか否かを，農地法の規制の趣旨に反した土地利用形態に当たるか否かの観点から具体的事実に即して判断したものであって，相当である。控訴人が引用する過去の裁判例は「宅地」や「工場敷地」「運動場」「公園」の一部に関するものであり，いずれも「通常であれば耕作されないと認められる土地」に関するものにすぎない。これに対して，被控訴人は，本件土地において，次のとおり肥培管理を行うものである。
ア本件土地で行う農作業の内容は次のとおりである。
(ｱ)水やり
毎日の水やりは必須であり，夏場は１日２回水やりを行う。各区画には水道口が設置してあるほか，北側農機具置き場兼画廊横に貯水タンクを備えており，１日５時間程度を要する。
(ｲ)除草
区画Ｃのプランター内の鉢植えに生える雑草については，指で一つ一つむしり取り，その他の区画に生えた雑草は，専門の土木造園業者に委託して，エンジン付きの草刈機により除去する。また，場所によっては除草剤の散布を定期的に行い，夏場は，雑草の生長が早いため，３～４回除草作業を行う。
(ｳ)施肥
夏物（夏場に花を咲かせる品種）の椿については春に，冬物（冬場に花を咲かせる品種）の椿については夏に，それぞれ施肥を行う。事業開始後は，遺骨の骨粉を混合加工した「肥培剤」を顧客の椿や桜の記念樹が植栽された土壌に散布し，樹木を成育させることになる。この「肥培剤」とは，肥料取締法３条所定の公定規格に適合した市販の椿の肥培育成用の化学肥料（有機肥料）に，顧客から提供される「人の焼骨」を電動粉砕混合機で２ミリ以下の粉末状の「灰粉」としたものを，完全に混合することにより生成加工するものであり，その生成を行うのは，被控訴人である。なお，この「肥培剤」は被控訴人が全量を消費するものであるから，肥料取締法の規制の対象とはならないし，仮に規制を受けるとしても，牛や豚などの動物の骨粉には，肥料に適するリン酸等の成分が含まれており，脊椎動物（取り分け人）の骨にはリンが豊富に蓄積されているから，人骨を粉砕加工して一般の有機肥料に混合する上記「肥培剤」は，植物の肥培育成に対する効果・効能の点においても，普通肥料としての公定規格に適合するものである。
(ｴ)害虫・害鳥・強風対策
春に毛虫駆除を行うほか，赤い花や実を狙って飛来してくるカラス等による鳥害対策を講じている。また，α特有の強風対策として，風よけの柱止めや防風林の維持管理を行う。
(ｵ)剪定
夏物は晩秋，冬物は晩春の時期に，樹高２ｍ，横幅１ｍ以内程度のサイズで剪定を行う。剪定作業は，原則として被控訴人が行うが，樹高が高くなれば，土木造園業者に委託して行うことになる。
(ｶ)その他
被控訴人は，本件土地に植栽された椿の花について，開花日，樹木の場所，花の色と種類，雄しべ・雌しべの別と色・サイズを，収穫記録原本にそれぞれ記録している。特に見栄えの良い花については，ａがデッサンし，北側農機具置き場兼画廊に額縁に容れて展示し，顧客に特典として領布するほか，椿の生育記録及び本件事業の広報手段として利用することが予定されている。
イ上記ア記載の農作業には，常時，ａとｂの２名が，夏場は１日平均１０時間程度，冬場は１日平均５時間程度従事するほか，草刈り，剪定等の必要に応じて更に１～２名の作業員を雇っており，被控訴人は，一連の農作業に必要な別紙「ｄ農機具リスト」記載の農機具を保有している。被控訴人には，適切な肥培管理確保のためのマニュアル等は現在ないが，ａらは，本件土地の現所有者であるｃ及びα町内で園芸資材店を営むｅ    から，椿の肥培管理の指導を受けており，上記ア記載の農作業は，α町に存在する他の椿農家の肥培管理の内容と同一である。
第３当裁判所の判断
１農地法３条２項２号の不許可事由について
(1)農地法２条１項，３条２項２号にいう「耕作」とは，土地に労資を加え，肥培管理を行って，作物を栽培することをいい，その作物は，穀類蓅菜類にとどまらず，花卉，桑，茶，たばこ，梨，桃，りんご等の植物を広く含み，それが林業の対象となるようなものでない限り，永年生の植物でも妨げない（昭和４０年判決）。肥培管理とは，作物の生育を助けるため，その土地に施される耕うん，整地，播種，灌がい，排水，施肥，農薬散布，除草等の一連の人為的作業であり，ある土地が農地であるかどうかは，その土地に作物の栽培のための肥培管理が施されているかどうかによって決定される（昭和５６年判決）。
(2)以上に対し，控訴人は，農地法の目的に照らせば「耕作」に該当するためには，育成後の作物の収穫を目的とすることが必要であり，成育した樹木の賃貸を目的とする場合には，これに該当しない旨主張する。
しかし，農地法には，「耕作」に作物の収穫を要求する規定や，農地で栽培すべき作物やその処分の方法等を一定のものに制限する規定はない。また，農地法３条は，同法の目的（１条）からみて望ましくない不耕作目的の農地の取得等の権利の移転又は設定を規制し，耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ろうとする趣旨に基づく規定であるところ（最高裁平成１４年（受）第１４５９号同１６年７月１３日第三小法廷判決・裁判集民事２１４号９５３頁），農業生産力の増進は，作物の収穫ばかりでなく，作物を利用して金銭的収入を上げることなどによっても図ることが可能であり，農地法が作物の収穫以外の方法による農業生産力の増進を排除する趣旨であるとは解されない。


したがって，上記控訴人の主張は採用できず，生育した樹木の賃貸借が「収穫」を目的としないことを理由として一律に「耕作」に当たらないとはいえない。(3)もっとも，収穫目的での植物の栽培は，社会通念上，当該植物を作物として栽培することを目的としていると認められるのが通常であるのに対し，永年生の植物の栽培は，一般に，林業としても行われるほか，公園，庭園，花壇，生け垣，街路樹，防風・防砂林，植物園，霊園，ゴルフ場などにおいても行われ，その栽培には，植物を作物として栽培すること以外の多様な目的があり得ると考えられる。どのような目的であれ，目的を持って植物を栽培する以上は，整地，施肥，除草など，土地に労資を加え，植物の生育を助けるための一定の人為的作業が施されることが予想されるが，その施される人為的作業は，通常，その栽培の目的に応じて必要な内容・程度において行われることが通常であろうから，それが常に，植物を作物として栽培する目的で行われる場合と同様に農業生産力の増進に寄与するとは限らない。例えば，林業においても，林木の生育を助けるために，整地，植林，施肥，下刈りなど土地に労資を加える一連の人為的作業は行われると認められるが（乙１１別紙２，乙１２），それが「耕作」に当たらないこと（昭和４０年判決）は，前記説示のとおりである。これは，通常の林業において林木の生育を助けるために土地に施される人為的作業が，その実態において，通常の農業において作物の生育を助けるために土地に施される人為的作業とは異なっており，前者が，植物を作物として栽培する目的と同様に農業生産力の増進に寄与するようなものではなく，作物の栽培を目的とするとは認められないことによると解される。そのような例は，林業ばかりでなく，公園，庭園など社会において行われている他の植物の栽培の例においても見られるものと解される。
したがって，土地において，収穫を目的とせずに植物が栽培され，植物の生育を助けるための人為的作業が施されている全ての場合が農地法上の「耕作」に当たるものでもない。そして，土地の利用が多様化している今日では，収穫を目的としない植物の栽培にも多様なものがあり得，それがどのようなものであれば作物の栽培を目的とすると認められるのかを一般的・抽象的に定義することは困難であるから，植物の栽培が，当該植物を作物として栽培することを目的とするものかどうかは，最終的には，その栽培のために土地に加えられている人為的作業の実態を，農地法が企図する農業生産力の増進という観点から，社会通念に照らして判断するよりほかはない。
(4)そこで，以下，被控訴人が本件土地において行う樹木の栽培のための人為的作業の実態について検討する。
以下に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア本件事業の概要
本件事業計画によれば，本件事業は，本件土地を「ｄ」と称し，顧客の分身として，顧客に賃貸した花の木を植樹して育て，花を咲かせることを目的とした記念植樹園とする事業であり，その農畜産物を椿苗木，あじさい，桜とし，土地の利用計画の用途を椿，桜，あじさい，香花等の肥培植栽を基本にした農業事業とするものとされている（甲１，５，６）。そして，被控訴人は，顧客の記念植樹の目的としては，「お誕生記念」，「α来島記念」，「結婚記念」，「金銀婚式記念」，「葬送の標樹」などを挙げている（甲１３）。
しかし，本件ウェブサイト（乙１，１４）では，本件事業は，被控訴人が営む海上散骨事業と共に紹介されており，「散骨・樹木葬・自然葬ならｄへ」，「散骨や樹木葬・自然葬を東京近郊でお探しなら無宗教の『ｄ』へお気軽にお問い合わせください」などの広告文言が用いられ，専ら散骨の事業としての広告宣伝がされている。また，本件ウェブサイトでは，植栽される樹木について，「墓石の代わりに，美しい花が咲く椿か桜が植樹され，その樹の根の下に散粉します」，「美しき花木の墓標」，「石墓に代わる『ｆ』樹木」，「高い墓石の代わりに，美しい花を咲かす，椿や桜の花の木」，「ｄでは，墓石の代わりに東洋の花，日本の花，椿・桜の樹が植えられる。季節には美しい花が咲きます」などの広告文言が用いられ，樹木を「墓標」ないし「墓石の代わり」と位置付けて，広告宣伝が行われている。この位置付けは，被控訴人が想定する前記記念植樹の目的のうち，「葬送の標樹」に該当し，被控訴人が甲１３号証で挙げている他の記念植樹の目的については，広告宣伝が行われていることをうかがわせる証拠はない。また，被控訴人の主張によれば，上記広告宣伝における「散骨」という表現は，顧客への分かりやすさという観点から用いられているというのであり，この主張は，顧客が上記広告宣伝を，社会において通常「散骨」と呼称される行為として理解することが予定されていることを自認するものというべきである。このような広告宣伝の下で「ｄ」の顧客となって記念植樹をする者は，その多くが「葬送の標樹」として記念植樹した樹木を墓石の代わりにして散骨をすることを希望する者となると推認される。
イ記念植樹の手順
本件ウェブサイト（乙１４）によれば，「葬送の標樹」としての記念植樹の手順は，次の手順で行われることとされている（本件手順）。
①火葬場でご焼骨
②４９日の法要
③骨粉ご用意
④骨粉加工
⑤肥培品加工
⑥植樹
⑦僧侶，牧師等を希望
⑧お手許供養
⑨散骨証明


本件手順において，記念植樹は，一般の人の葬送の場合における納骨に相当する時期に行われる。そして，本件ウェブサイトには，上記⑤肥培品加工及び⑥植樹について，「大切な人の骨粉を花の木に肥培するのですから，花木に役立つ要素，チッソ・リン酸・カリの三大栄養素を加え攪拌いたします。これを，花木を植樹する根元の下に奉納いたします。そして貴方がお選びになった『樹』をそこに植樹をして，『還土の詩』を『ｄ』園主がお読みいたします」との説明がされている。上記「肥培品」に用いられる「人の焼骨」は，その埋葬を墓地以外の区域に行うことが禁止されているものである（墓埋法４条１項）。同法において「墓地」とは，墳墓を設けるために都道府県知事の許可を受けた区域（同法２条５項）を，「墳墓」とは「死体を埋葬し，又は焼骨を埋蔵する施設」（同条４項）を，それぞれいうと規定されており，同法を所管する厚生労働省は，平成１６年１０月２２日健衡発第１０２２００３号同省健康局生活衛生課長「樹木葬森林公園に対する墓地，埋葬等に関する法律の適用において」において，地面に穴を掘り，その穴の中に焼骨をまいた上で，その上に樹木の苗木を植える方法により焼骨を埋めることが，一般的に言えば，同法所定の焼骨の埋蔵に該当する旨の解釈を明らかにしている（乙４）。したがって，一般には「葬送の標樹」を設けて「人の焼骨」を地面に撒くことは墓埋法に抵触するというのが行政上の取扱いであると認められる。そして，証拠（乙１７）及び弁論の全趣旨によれば，実際にも，被控訴人は，本件申請に先立つ平成１９年２月７日，同課に対し，「スプーン１杯程度の焼骨を『ｄ』に土に混ぜて撒き，残りの焼骨は墓地に合葬する」という事業（当初計画事業）が同法に抵触しないかを相談し，いわゆる散骨は墓地以外でも可能だが，人の焼骨を土に撒いた上に植樹をすることは同法所定の「埋蔵」に当たり，当初計画事業は墓地でなければ困難との回答を受けたことが認められる。
もっとも，本件ウェブサイトに紹介された本件手順は，当初計画事業のように人の焼骨を直接本件土地に撒くのではなく，人の焼骨にチッソ・リン酸・カリを加えて加工した「肥培品」を土中に埋めるというものであり，この「肥培品」は，成分等からみて，本件パンフレット（甲５）に記載された「遺灰にチッソ・リン酸・カリを配合した『育樹剤』」と同じものと認められる。また，本件訴訟において，被控訴人は，市販の肥料に顧客から預託を受けた人の焼骨を電動粉砕混合器で２ミリ以下の粉末状にした「灰粉」を混合加工した「肥培剤」を，本件土地に肥料として撒布すると主張するところ，この「肥培剤」も，成分等からみて，本件ウェブサイトにおいて「肥培品」とされ，本件パンフレットにおいて「育樹剤」とされているものと同じものと認められる（以下，これを「本件肥培剤」という。）。そして，本件パンフレットには，「『通常散骨』はお断りいたします」と明記された上，「ｄ」では，本件肥培剤を記念樹に「特別に散骨」することができ，その散骨は墓埋法に抵触しないことが記載され（甲５・６枚目），本件ウェブサイトには，「ｄ」における散骨の特徴として，「散骨をして，そこに好きな椿の花木，桜の樹を植えられる，美しいガーデンです。専用の美しい石枠に守られています。裏山の樹や，雑木林の樹の根元に散骨する，一般の散骨樹木葬と違います。お墓も現代感覚に明るくお洒落になってきました」（乙１）と記載され，自然の雑木に散骨をするのではなく，散骨をして樹木を植栽できるという点が挙げられており，これが「葬送の標樹」としての記念植樹であると認められる。これらのことを総合すると，「人の焼骨」を混合加工した本件肥培剤を本件土地に撒布して樹木を植栽するという本件手順は，「葬送の標樹」を設けて「人の焼骨」を地面に撒くことが，一般には墓埋法に抵触すると行政上取り扱われることから，その抵触を回避して，これを行うことを可能とするために考案されたものと推認するのが相当である。
ウ本件土地の利用方法


本件土地は，南側を東西に走る一般道路に通じる通路部分と，これに旗状に接する長方形の部分から成る。本件事業計画では，このうち長方形の部分の土地を，別紙図面１記載の区画Ａ～Ｅに分けて利用することとされており，その具体的な利用計画を図示したものが別紙図面２（甲１６の１）である。別紙図面１及び２記載のとおり，上記長方形の部分の土地には，幅員３～１４ｍの農園内道路が巡らされ，垣根樹によってＡ～Ｅの区画が設けられ，区画Ａ及びＢを「椿肥培育樹リース園」，区画Ｃ～Ｅを「苗園」とした上，椿は，「苗園」でプランターに苗木を肥培植栽し，植え替えに適してきたら「椿肥培育樹リース園」に植え替えて顧客に賃貸し，桜は，苗木から肥培植栽し，植え替えに適してきたら，道沿いに６ｍおきに街路樹として植え替えて，顧客に賃貸することが予定されている。椿肥培育樹リース園に充てられる区画Ａについては，更に，別紙図面３（甲１１）のとおり，区画の外縁の内側になつめ椰子の植栽を並べて配置し，入口部分に木樹階段を設け，中央に四角形，四隅に直角二等辺三角形の「季節の草花花壇」をそれぞれ設け，その余の部分に，焼き丸太で囲まれた正方形の区画（スクエア）を２６個設置し，このスクエアの中に石枠を設置して記念樹を植栽することとされている。なお，あじさいについては苗園で，香花については苗園横で肥育するとされているが，これらが顧客に賃貸されることが予定されているとは認められない。また，北側，西側及び南側の農園内通路内に各１か所の既存の「農機具置き場」が設置されている（以上につき，甲１，３，５，１０，１１，１３，１５，１６の１，２，乙１，１４，弁論の全趣旨）。上記利用計画によれば，本件土地には，苗木や記念樹の植栽に先立って，農園内道路の整備，垣根樹の設置による区画Ａ～Ｅの設置，区画Ａの区画の外縁の内側へのなつめ椰子の植栽，木樹階段の設置，５か所の季節の草花花壇の設置，焼き丸太の埋設によるスクエアの設置，石枠の設置など多くの人為的作業が加えられることになるところ，これらは社会通念上，造園作業と呼ばれる作業と認められ，それが苗木や記念樹の生育そのものに必要な作業であるとは認められない。また，本件土地の合計面積は４６５２㎡であるところ，区画Ａ～Ｅ及び各農機具置き場の面積は，それぞれ次のとおりである（１坪３．３㎡での換算）。①区画Ａ            １５７坪（５１８．１㎡）②区画Ｂ            ２５０坪（８２５．０㎡）③区画Ｃ            １０８坪（３５６．４㎡）④区画Ｄ            １０９坪（３５９．７㎡）⑤区画Ｅ            １０５坪（３４６．５㎡）
⑥北側農機具置き場    １５坪（４９．５㎡）
⑦西側農機具置き場    ３５坪（１１５．５㎡）
⑧南側農機具置き場    ３５坪（１１５．５㎡）
上記①～⑧の合計面積は２６８６．２㎡で本件土地全体の５７．７４％に相当する。残余の部分は１９６５．８㎡で本件土地全体の４２．２５％となり，これは主として農園内道路に充てられることになるところ，このように広い農園内道路は，樹木の栽培に必要であるとは認められない。一方，樹木の植栽に充てられる部分は，苗園及び椿肥培育樹リース園とされる区画Ａ～Ｅであるから，その面積は，上記①～⑤を合計した２４０５．７㎡となるが，これは本件土地全体の５１．７％と約半分であり，このうち椿肥培育樹リース園に充てられる区画Ａ及びＢは合計１３４３．１㎡で２８．８７％，苗園に充てられる区画Ｃ～Ｅは合計１０６２．６㎡で２２．８４％となる。
さらに，区画Ａでは，前記認定のとおり，椿の記念樹は，その内部に設けられる２６個のスクエアの中に植栽されることとされるところ，このスクエアは１．８ｍ四方（外寸は２ｍ四方）であるから１個の面積は３．２４㎡であり，２６個の合計面積は８４．２４㎡であって，区画Ａの面積５１８．１㎡の１６．２５％を占めるにすぎない。また，このスクエアの合計面積に季節の草花花壇の合計面積３８㎡（３０＋（２×２×１／２）×４）を加えた面積は１２２．２４㎡となるから，区画Ａの面積からこれを控除した３９５．８６㎡は，区画Ａの内部の通路に用いられることになり，その割合は７６．４％となるが，このように広い通路が樹木の栽培に必要であるとは認められない。
なお，区画Ｂの内部については，具体的な利用計画が定かでないが，区画Ａと同様に，その１６．２５％に相当する面積に同様のスクエアが設けられるものとすると，そのスクエアは４１個となり（８２５㎡×０．１６２５÷３．２４＝４１．３７），その面積は１３２．８４㎡となる（４１×３．２４＝１３２．８４）。そして，区画Ａ及びＢに設けられるスクエアの合計面積は２１７．０８㎡となるところ，この面積は，本件土地全体のわずか４．６％にすぎない。また，本件パンフレット（甲５）では，１．８ｍ四方の各スクエアには１２本の椿が植栽されることとされている。


ところで，控訴人が行ったαにおける椿の栽培状況の調査（乙１３〔枝番を含む。〕，２０。本件調査）によれば，椿の実の収穫や切り花・切り枝の収穫のために椿を栽培している事業の場合は，土地の全域に，間隔（実の収穫の場合は３ｍの間隔）を開けて均等に，５ｍ程度の樹高で椿が植栽されていたのに対し，園芸用（鑑賞用）の栽培においては，より密集した植栽がされ，高さ２ｍ，横幅１ｍ程度で椿が植栽されていたと認められる。これに対し，上記認定に係る本件土地内部の利用計画は，植物の栽培に必要でない通路に充てられる部分の割合が大きい上に，造園作業により植物の栽培に必要でない種々の設備が設けられることは前記認定のとおりであって，スクエア内の椿の植栽密度及び栽培される椿の樹高（弁論の全趣旨により樹高２ｍ，横幅１ｍ）などを考慮すると，「ｄ」に設けられる営造物は，社会通念上，公園や庭園に類似するものと認められ，スクエア内の椿の植栽は，花壇等に行われる植栽に類似すると認められる。なお，桜についても，街路樹として植栽されるのであるから，公園や庭園，道における桜の植栽（いわゆる桜並木）に類似するものと認められる。
以上のとおり，本件事業においては，苗木や記念樹の植栽に先立って，本件土地に，植物の生育に必要でない一連の造園作業と呼ぶべき作業を加え，これを公園や庭園に類した営造物とするものである。本件土地は「ｄ」と称されるものであり，「ガーデン」というのは一般に「庭」を意味する用語である。また，本件ウェブサイトによれば，ｄへの散骨は「美しいガーデンへの散骨」であること（乙１）や「椿と桜や季節の花が咲く明るい花壇」であること（乙１４）が強調されて広告宣伝がされている。これらのことからすると，上記のような造園作業による公園・庭園に類した営造物の設置は，「ｄ」における被控訴人の事業の本質的部分を成すと認められる。
エ記念樹の賃貸借の内容
本件事業計画によれば，顧客に対する椿の賃貸借は，１年単位で最長２５年，１本当たり２５年分の賃料３０万円，年間管理費５０００円とされ，桜の賃貸借については，１本当たり２５年の賃料１００万円，大島桜については１２人で１本とし，一人当たり２５年分の賃料３０万円，いずれの場合も年間管理費５０００円とされている（甲５，６，１３）。
もっとも，本件パンフレット（甲５）によれば，樹木はオーナーシステムとされ，本件ウェブサイトによれば，顧客が支払う対価は，次の５つの要素から成るものとされている（乙１，１４）。
①骨粉加工と肥培加工代金（１万円相当。花枠に含む）②散骨代金（１万円相当。花枠に含む）
③樹木代金（１万円相当。花枠に含む）
④土地スペースサイズと枠材代金
⑤２５年間の育樹管理費    年間５０００円×２５年＝１２万５０００円そして，本件ウェブサイトでは，上記④について，次のとおり，枠材と石枠のサイズに応じた価格が設定されている（乙１。ただし，現在の本件ウェブサイト（乙１４）では，椿の土地スペースサイズと枠材代金は全て２０万円とされている。）。商品名        石枠サイズ        価格〔椿を植樹する場合〕ウィンドウ・ストーン    ４０cm×４０cm    ２５万円ケーキ・ストーン７０cm×７０cm      ３５万円クッキー・ストーン７０cm×７０cm      ３５万円プランターストーン６０cm×６０cm      ５０万円ケーキ・ストーンに赤溶岩流囲み９０cm×９０cm      ８５万円ケーキ・ストーンにコーガ石囲み９０cm×９０cm      ８５万円〔桜を植樹する場合〕      ケーキ・ストーン６５cm×６５cm      ４５万円ケーキ・ストーンに赤溶岩流囲み７５cm×７５cm      ７０万円
ウッドカット９０cm×９０cm    １００万円
本件事業計画において，被控訴人が，樹木の賃料とするものは，その金額からみて，本件ウェブサイトにおいて「土地スペースサイズと枠材代金」と説明されているものに相当すると認められる。そして，この名称に加え，本件ウェブサイトにおいてこれに③の樹木の「代金」が含まれると明記され，使用する土地の面積に応じた価格設定がされていることからすれば，被控訴人が樹木の賃料と主張する「土地スペースサイズと枠材代金」は，本件土地に石枠を設置して椿又は桜を記念植樹し，当該樹木を「葬送の標樹」として使用し又は所有して，当該土地部分を占有することに対する対価と認めるのが相当である。一方，被控訴人の主張によっても，本件パンフレット及び本件ウェブサイトの記載によっても，顧客に賃貸した後の樹木の管理料は年間５０００円とされており，被控訴人は，その２５年分に相当する１２万５０００円を前受金として受領し，爾後２５年間にわたって処理するものとされている（甲６）。したがって，この管理料が，賃貸後の栽培のための作業に対する対価に当たると認めるのが相当である。
そうすると，顧客が支払う対価は，賃貸後の栽培のための作業に対する対価よりも，樹木を「葬送の標樹」として使用し又は所有して，当該土地部分を占有することに対する対価の方が常に高額となっている。また，賃貸後の栽培に対する対価と認められる管理料は，上記認定のとおり，年間５０００円の定額であり，それが樹木の種類や栽培の巧拙，開花の善し悪し等により左右されるものとはされていない。加えて，契約時の一括払とされており（甲６，乙１，１４），契約期間中に枯れたり，自然現象で破損したりした場合には，被控訴人が無償で新木に交換することとされ（甲５），受領済みの対価を返還することとはされていない。このような対価は，樹木の生育状況に着目したものではなく，それが「葬送の標樹」として維持されていることに着目したものと解することが自然である。
オ樹木の栽培そのもののための人為的作業


被控訴人は，別紙「ｄ農機具リスト」記載の機械機具を所有し，ｃ及びｅの指導の下，ａ及びｂにおいて，本件土地において，樹木の栽培のための人為的作業を行っていると認められる（甲１，１７，２２，弁論の全趣旨）。また，本件ウェブサイトによれば，記念樹は，花の色や柄，咲く季節から顧客が自由に選ぶ仕組みとなっており，本件パンフレットにおいては，「記念樹をお預かりする２５年という，長い期間の花木の管理は，専門担当員が十分愛情をもってケアをする」こと，花のシーズンには事前に連絡をすることがうたわれている（甲５）。しかし，被控訴人の主張によれば，被控訴人が記念樹の栽培そのもののために行うという作業は，具体的には，①水やり，②除草，③施肥，④害虫・害鳥・強風対策，⑤剪定である。このうち，②の除草と③の施肥を除く作業は，それ自体が土地に加えられ，土地の農業生産力を高める作業であるとは認められず，③の施肥を除く作業は，社会通念上，林業や公園，庭園，花壇等においても行われていると推認される。なお，上記⑤の剪定は，椿の場合，樹高２ｍ，横幅１ｍ以内程度のサイズで行われると認められるところ（弁論の全趣旨），本件調査によれば，αにおいて，椿は，実の収穫，切り花・切り枝の収穫のためには５ｍ程度の樹高で栽培されており，園芸用（観賞用）のためには被控訴人の主張と同様の樹高・幅で栽培されており（乙１３〔枝番を含む〕，２０），被控訴人が行う剪定は観賞用のものと同様のものであることは，前記認定のとおりである。
上記③の施肥は，記念植樹までは，市販の肥料が用いられるが，記念植樹後は，前記イで認定した本件手順の下で，本件肥培材が用いられることになる（甲１８，２２，弁論の全趣旨）。市販の肥料というのは，農業生産力の維持増進に寄与するために，肥料取締法（乙１５）による規制が行われ(同法１条)，その含有すべき主成分の最小量又は最大量，含有を許される植物にとっての有害成分の最大量等に関する公定規格が設けられ（同法３条），植物の成育に適切な配合が確保されているものであるが，本件肥培剤は，この適切な配合が確保された肥料に，あえて「人の焼骨」を混合加工するものである。その目的が，墓埋法への抵触を回避して「葬送の標樹」を設けて散骨を行うことにあることは前記イで認定したとおりであって，その混合加工が，樹木の生育を助ける目的で行われているとは認められない。そして，ｄに記念植樹を行う者の多くが「葬送の標樹」を設けて散骨を行うことを希望する者であることは，前記アで認定したとおりであるから，この樹木の生育のためではない混合加工を施した本件肥培剤の撒布も「ｄ」における被控訴人の事業の本質的部分を成していると認められる。なお，被控訴人が所有する別紙「ｄ農機具リスト」記載の機械機具のうち２０記載の「肥培剤用電動粉砕混合機」は，被控訴人が本件肥培剤の生成に用いる機械であると推認されるが，このような機械は，通常の農家が保有するものとは認められず，被控訴人は，海上散骨事業を営んでいるために（乙１，１４），これを保有していると推認され，本件肥培剤は，通常の農業用に使用されるものとは認められない。
(5)上記(4)で認定した事実によれば，被控訴人が苗園において行う人為的作業は，顧客に賃貸（又は売却）する樹木を作物として，これを栽培するために行われていると認められ，「耕作」に当たると認められる。しかし，これまでに認定・説示してきたところによれば，その栽培は，顧客に提供する記念樹を準備するために，本件土地の約２２．８４％に相当する面積を使って行われるものにすぎない。そして，その余の部分で樹木の植栽に用いられる部分は，椿のためには本件土地全体の５％程度であり（前記(4)ウ），桜の街路樹のための土地を考慮しても，苗園と併せて全体の面積の３０％を大きく上回るものではないと認めるのが相当であり，その余の部分は，社会通念上，公園や庭園に類似するものと認められるのであるから（前記(4)ウ），被控訴人が本件土地全体を耕作の事業に供すると認めることはできない。
(6)被控訴人は，本件土地において，肥培管理を行うものであり，本件土地は，肥培管理を施すものに該当する部分とその他の部分が一体として土地利用されているなどと主張して，本件土地の全体を耕作の事業に供すると主張する。しかし，前記(4)で認定した事実によれば，本件事業は，「葬送の標樹」として記念植樹した樹木を墓石の代わりにして散骨をすることを希望する者を顧客とし（同ア），その散骨を墓埋法への抵触を回避して可能とするために，本件肥培剤を用い（同イ），本件土地に，植物の成育に必要でない一連の造園作業と呼ぶべき作業を加え，これを公園や庭園に類した営造物とした上で，全体の５％程度の土地に椿を，街路樹として桜を，それぞれ記念植樹し（同ウ），契約当初に一括払で対価を得る事業である。また，その対価は，賃貸後の栽培のための作業に対する対価よりも，樹木を「葬送の標樹」として使用し又は所有して，当該土地部分を占有することに対する対価の方が常に高額であり，賃貸後の栽培のための作業に対する対価は，樹木の生育に着目したというより，樹木が「葬送の標樹」として維持されていることに着目したものと解する方が自然なものである（同エ）。被控訴人は，契約後も記念樹の栽培のための作業を行うが，そのうち，施肥は，市販の肥料に代えて通常の農業用でない本件肥培剤を用いて行われ，施肥以外の作業は，林業や公園，庭園，花壇等においても行われる程度のものであって，特別，土地の農業生産力を増進させるようなものではない（同オ）。そして，本件事業は，上記のうち，本件土地に造園作業と呼ぶべき作業を加えてこれを公園ないし庭園に類した営造物とし，記念樹に市販の肥料に代えて農業用として通常用いられない本件肥培剤を撒布することが，事業の本質的内容となっている（同ウ及びオ）。上記認定のような実態に照らすと，本件土地に施される一体としての人為的作業ないし一体としての土地利用は，一般に社会において作物を栽培する目的で行われているものとは相当異なる内容・程度のものといわざるを得ず，公園，庭園，花壇等の管理に類するものであって，作物を栽培する場合と同様の農業生産力の増進に寄与するとは認め難いものというべきである。したがって，一体としての土地利用に着目して，これが作物を栽培する目的のものであると認めることはできない。したがって，本件申請は，農地法３条２項２号所定の不許可事由に該当する。
２農地法３条２項２号の２の不許可事由について


平成２８年７月２０日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１００６２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年６月２９日
判     決
原告      フォックスコンインターコ
ネクトテクノロジー    リミ
テッド
同訴訟代理人弁理士    家    入              健
泉    澤      ひさ    枝
被告     特    許    庁    長    官同指定   代理人      小    松    里      美
酒    井      福      造
金    子      尚      人
冨    澤      武      志
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１５－１２３５５号事件について平成２７年１０月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
⑴原告は，平成２６年８月１１日，別紙１本願商標目録記載の商標（以下「本願商標」という。）の登録出願（商願２０１４－０６７５５３号）をした（甲１４）。⑵原告は，平成２６年１２月１日付けで拒絶理由通知（甲１５）を受け，平成２７年２月２６日付け手続補正書(甲１８）で指定商品を変更したが，同年３月３０日付けで拒絶査定（甲１９）を受けたので，同年６月３０日，これに対する不服の審判を請求した（甲２０）。
⑶特許庁は，これを，不服２０１５－１２３５５号事件として審理し，平成２７年１０月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同年１１月１０日，その謄本が原告に送達された。なお，出訴期間として９０日が附加された。⑷原告は，平成２８年３月９日，本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
⑸特許庁は，平成２８年３月１１日，本件審決につき，別紙更正決定書（写し）記載の更正決定をした。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本願商標は，別紙２引用商標目録記載の商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標であり，かつ，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは，同一又は類似するものであるから，商標法４条１項１１号に該当し，商標登録を受けることができない，というものである。
３取消事由
本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
⑴本願商標の分離観察の可否について
本件審決は，本願商標を構成する①「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と②「ＦＩＴ」の欧文字を斜体で大きく表して成る文字部分は，外観上，分離して観察されるものであるとした上で，「ＦＩＴ」の文字部分を抽出して引用商標と比較し，類否判断をしたが，以下のとおり，①と②の文字部分は，分離して観察することが取引上不自然であると認められるほど不可分的に結合しているものであるから，本件審決の判断は，誤りである。ア本願商標の構成中，「ＦＩＴ」の文字部分は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ    ＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の頭文字から成る原告の商号原語表記（ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬｉｍｉｔｅｄ）の略称であるから，両文字部分を一体のもの又は関連性を有するものとして認識しないほうがむしろ不自然であり，これらは，常に一体不可分のものとして認識されるべきである。
イ本願商標の構成文字に含まれる「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」は，鴻海精密工業を中核とする「鴻海科技集団／富士康科技集団（フォックスコン・テクノロジー・グループ）」（以下「鴻海グループ」という。）のブランド名である。鴻海グループは，企業間取引を中心とする電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の請負で成長した企業として名高く，更に事業の幅を広げ，本願商標の指定商品又はこれに関連する商品を大量に供給している。このことから，「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」は，本願商標の指定商品を取り扱う取引者・需要者の間では，鴻海グループのブランド名又は通称として周知されている。そして，「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」は，鴻海グループが創業して現在の成功を築く礎となった事業である「金具（ｆｏｘｃａｖａｔｙ）」と「コネクタ（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）」に由来する造語であり，既存の語ではないことから，「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」の文字が含まれる社名であれば，ほぼ間違いなく鴻海グループの傘下企業であると認識される。
また，本願商標の指定商品は，特に商品の性能が重要視されるものであり，企業間取引及び一般消費者を対象とする取引のいずれにおいても，商品の製造主体は，契約締結や商品選択に当たって重要な判断材料となる。以上のとおり「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」が周知なブランドであることに加え，本願商標の指定商品に係る取引の実情を考慮すれば，本願商標中の「ＦＩＴ」の文字部分のみをもって，商品の出所を示す識別標識として顕著な部分ということはできない。
⑵本願商標の称呼及び観念について


前記⑴によれば，本願商標の指定商品の取引者・需要者は，常に，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」とその頭文字から成る「ＦＩＴ」を一体不可分のものとして認識する。したがって，本願商標からは，「ＦＩＴ」の文字部分から生じる称呼及び観念のみならず，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分から「フォックスコンインターコネクト    テクノロジー」又は「フォックスコン」との称呼も生じ，原告そのもの又は鴻海グループの傘下企業との観念も生じる。
⑶本願商標と引用商標との類否について
本願商標の構成文字には，原告のグループ企業のブランドとして広く知られた「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字が含まれ，かつ，原告の商号原語表記である「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」が併記されている。この事実を軽視せず，本願商標の指定商品に係る取引においては商品の製造主体が重視されるという取引実情にも鑑みれば，本願商標と引用商標は，事実上，出所の混同が生じることはない。
よって，本願商標は，引用商標と類似する商標ではない。
⑷小括
以上によれば，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当しない。
〔被告の主張〕
⑴本願商標について
ア分離観察の可否について
本願商標の構成中，「ＦＩＴ」の文字部分は，一般に広く慣れ親しまれ，「適合する」の意味を有する英語「ｆｉｔ」を大文字で表したものとして認識されるのに対し，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，平成２５年１０月１日に設立された原告の英語による商号表記「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬｉｍｉｔｅｄ」の略称として，あるいは，その構成中に含まれる「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字との関係から，電子機器の受託製造企業大手の鴻海精密工業股份有限公司又は鴻海科技集團（鴻海グループ）と何らかの関連があるものとして認識されるということができる。したがって，両文字部分から生じる意味合いないし観念の間に，相互に密接不可分のものとして認識されるとみるべき関連性は見いだせない。また，我が国において，本願商標が，その構成全体をもって，原告又は原告の業務に係る商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていると認めるに足る事実は見当たらない。本願商標の構成中，「ＦＩＴ」の文字部分が，原告の略称である「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の略語を表したものとして，需要者の間に広く認識されていると認めるに足る事実も見当たらない。
そうすると，本願商標は，これを構成する「ＦＩＴ」の文字部分，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分及び楕円のそれぞれの配置や大きさ及び色彩の相違が看者の視覚に与える印象とあいまって，これに接する者に対し，「ＦＩＴ」の文字部分が，商品の出所識別標識として最も強く支配的な印象を与えるものということができる。
したがって，本願商標の構成中「ＦＩＴ」の文字部分を要部として取り出し，これを引用商標と比較して類否を判断することは，許されるものである。
イ本願商標の称呼及び観念について
本願商標は，前記アのとおりその構成中の要部である「ＦＩＴ」の文字部分から，少なくとも「フィット」との称呼を生じ，「適合する」との観念を生じる。
⑵引用商標について
引用商標は，一般に広く慣れ親しまれ，「適合する」の意味を有する英語「ｆｉｔ」を大文字で表したものとして認識されるものであり，少なくとも「フィット」との称呼を生じ，「適合する」との観念を生じる。
⑶本願商標と引用商標との類否について
本願商標の要部である「ＦＩＴ」の文字部分と引用商標とを比較すると，両者は，外観上，近似した印象を与え，「フィット」との称呼及び「適合する」との観念を同一とするものである。
したがって，本願商標は，引用商標と類似する商標である。⑷本願商標と引用商標の各指定商品の類否について本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電線及びケーブル，電気通信機械器具（デジタルカメラ及びその部品を除く。），電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極」と同一又は類似する商品である。
⑸小括
以上によれば，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当する。
第４当裁判所の判断
１商標の類否判断


商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に観察すべきであり，かつ，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。
この点に関し，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において，その構成部分の一部を抽出し，この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるものということができる（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
そこで，以上の見地から，本願商標と引用商標との類否について検討する。
２本願商標について
⑴本願商標の構成中「ＦＩＴ」の文字部分を抽出することの可否
ア本願商標の外観について（甲１４）
(ア)本願商標は，別紙１本願商標目録記載のとおりの外観であり，「ＦＩＴ」の文字部分，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分及びやや右に傾斜した楕円を組み合わせて成る結合商標である。「ＦＩＴ」の文字部分は，本願商標の中央に位置しており，その高さは本願商標全体の高さの半分を超え，幅は本願商標全体の幅の８割を超えるものである。アルファベットの大文字「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の３文字から成り，これらはいずれも太字の斜体文字であり，黒色の輪郭内を青色で彩色されている。各文字は，横一列に近接して並び，うち「Ｆ」及び「Ｉ」の各文字は，本願商標の中央よりやや右寄りから左端にかけて配置された楕円の円内の中央に位置しており，楕円の面積の約半分を占めている。「Ｔ」の文字は，これを構成する横棒の左端のみが上記円内に位置しているが，その余は円外に出ている。「Ｔ」の文字と楕円の円周線が重なっていると見られる部分には，円周線が表されていない。「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，全てが楕円内に収まり，その内周線の一部に沿って配置されている。「Ｆｏｘｃｏｎｎ」，「Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ」及び「Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の３語に区切られており，合計２９字のアルファベットから成る。各語の頭文字の「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」は大文字，その余は全て小文字であり，いずれも通常の書体の赤文字で表されている。大文字で表されている「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の３字でさえも，「ＦＩＴ」の文字部分の各構成文字と比べると，高さ，幅共に５分の１足らずであり，また，より細い線で構成されている。


(イ)「ＦＩＴ」の文字部分は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ    ＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と比べて相当に大きく，しかも，黒色の輪郭内を青色で彩色された太字の斜体文字という特徴的な書体で表されており，本願商標の中央に位置し，その全体の面積の大半を占めており，立体的な印象を与える。このような印象と，横一列に近接して並んでいること及び楕円との位置関係とあいまって，見る者に，楕円を中央から分断し，本願商標全体を横断するような感じを与える。他方，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，全てが楕円内に収まり，楕円の内周面の一部に沿って通常の書体で表されており，全体として「ＦＩＴ」の文字部分に比べてかなり小さく，各文字を構成する赤色の線も細く，明らかに目立たない態様である。また，楕円を構成する線は，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の各文字よりも細い黒色の線であり，楕円とその内周面の「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，「ＦＩＴ」の文字部分の背景のような印象を与えるにすぎない。(ウ)以上に鑑みると，本願商標中，「ＦＩＴ」の文字部分は，その外観においてひときわ目立つものであり，その余の構成部分に比して，見る者に格段に強い印象を与え，その注意をより強くひくものであることが明らかである。他方，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではない。
イ「Ｆｏｘｃｏｎｎ    ＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」に
ついて


(ア)後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，①台湾を拠点とする鴻海精密工業（ＨｏｎＨａｉ    ＰｒｅｃｉｓｉｏｎＩｎｄｕｓｔｒｙ，ホンハイ）は，企業間取引を主とする電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）で世界最大規模の業績を誇る国際的に著名な大企業であり，多数のグループ企業を擁して企業集団（鴻海グループ）を形成し，本願商標の指定商品を含む多種にわたる電子機器を日本市場にも大量に供給していること（甲２～４，２２，２３，２５～３２，３４～５２），②鴻海精密工業は，通称を「Ｆｏｘｃｏｎｎ（社）」ともいい，鴻海グループは，フォックスコン・グループ，フォックスコン・テクノロジー・グループ（ＦｏｘｃｏｎｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ    Ｇｒｏｕｐ），フォックスコンなどと呼ばれ，同グループに属する企業の多くは，「Ｆｏｘｃｏｎｎ」から始まる社名を有すること（甲２～４，２５～３２，３４～４１，４３～５２），③原告は，平成２５年１０月１日に設立された鴻海グループの会社であり，その名称の英語表記は，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬｉｍｉｔｅｄ」であること（甲１），④フェイスブックに掲載された「ＷｉｒｅｌｅｓｓＣｈａｒｇｉｎｇＦｏｒｕｍ    Ｊａｐａｎ」の頁には，「Ａ４ＷＰワイヤレス給電機能付きｉＰｈｏｎｅ６スリーブケース」等の出展企業を示す欄に本願商標と共に原告の名称の英語表記である「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬｉｍｉｔｅｄ」が併記されていること（甲８），⑤平成２５年７月４日付けのライブドアニュースには，「第１陣で調整されたのは，フォックスコンのＮＷＩｎＧ…という２件の応用プロジェクトだ。…独立後のＮＷＩｎＧは名称が「ＦＩＴ」（フォックスコン・インターコネクト・テクノロジー）と変更され」との記載があること（甲３３），⑥平成２７年１２月１８日付けの日経速報ニュースには，「鴻海（ホンハイ）精密工業，傘下の中国富士康科連接器科技（フォックスコン・インターコネクト・テクノロジー）を…スピンオフ上場する予定」との記載があること（甲２４），⑦平成２８年３月３０日付けの日経速報ニュースには，「Ｆｏｘｃｏｎｎ発の…温湿度センサー内蔵のエアコンＩＲブラスター…（ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｌｉｍｉｔｅｄ）」との記載があること（甲２１）が認められる。
(イ)上記認定事実によれば，Ｆｏｘｃｏｎｎ（フォックスコン）は，企業間取引を主とする電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）で世界最大規模の業績を誇る国際的に著名な大企業である鴻海精密工業を中核とした鴻海グループのブランドであり，同グループに属する企業の多くは，Ｆｏｘｃｏｎｎで始まる社名を有し，原告も，鴻海グループに属する企業であることが認められ，これらの事実は，本願商標の指定商品の取引者・需要者に周知されていたことが推認される。よって，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分からは，原告又は少なくとも鴻海グループに属する企業との観念が生じるものということができる。
(ウ)他方，「Ｆｏｘｃｏｎｎ    ＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分を構成する３語の各頭文字は，「Ｆ」「Ｉ」「Ｔ」であるが，いまだ我が国における本願商標の指定商品の取引者・需要者間において，「ＦＩＴ」が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すものという認識が定着しているとまではいうことができない。
ウ「ＦＩＴ」の文字部分の抽出の可否について
本願商標の外観上，「ＦＩＴ」の文字部分は，その余の構成部分に比して，見る者に格段に強い印象を与え，その注意をより強くひくものであることが明らかである。他方，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではない。


以上によれば，本願商標のうち，「ＦＩＴ」の文字部分と「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものということはできず，「ＦＩＴ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。したがって，本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては，本願商標の構成から「ＦＩＴ」の文字部分を抽出して対比することも許されるものということができる。
エ原告の主張について
原告は，「ＦＩＴ」の文字部分は，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の頭文字から成る原告の商号言語表記の略称であるから，常に一体不可分のものとして認識されるべきであり，取引の実情を考慮すれば，本願商標中の「ＦＩＴ」の文字部分のみをもって，商品の出所を示す識別標識として顕著な部分ということはできない旨主張する。確かに，前記イのとおり，「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」は，鴻海グループのブランドであるが，いまだ我が国における本願商標の指定商品の取引者・需要者間において，「ＦＩＴ」が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すものという認識が定着しているとまではいうことができない。また，「ＦＩＴ」の文字部分は，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と間隔を空けて異なる態様で配置されており，一見して「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と関連性あるものと把握することは難しい。したがって，両文字部分が常に一体不可分のものとして認識されるべきとまではいうことができない。
さらに，前記ウのとおり，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではなく，「ＦＩＴ」の文字部分は，取引者・需要者に対し，本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
⑵本願商標の称呼及び観念について
本願商標からは，その全体から「フォックスコンインターコネクト    テクノロジーエフ    アイティー」の称呼及び鴻海グループに属する企業との観念が生じるとともに，本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分から，「エフアイティー」との称呼が生じるほか，その構成文字と同一の英文字から成る英単語の「ｆｉｔ」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念が生じる（乙１，２）。
なお，英単語「ｆｉｔ」は，英和辞典（乙１，２）において基本的な英単語とされている上，国語辞典である「新明解国語辞典第七版」（株式会社三省堂，平成２５年１月第二刷発行。乙３）には，「フィット…〔ｆｉｔ〕①基準となるものにぴったり合うこと。」と，「広辞苑第六版」（株式会社岩波書店，平成２０年１月，第六版発行。乙４）には，「フィット【ｆｉｔ】適合すること。」と記載されていることから，上記「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念とも，我が国において日常使用する外来語として一般に定着しているものと認められる。
３引用商標について
引用商標は，別紙２引用商標目録記載のとおりの外観であり，横一列に並んだアルファベットの大文字「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の３文字から成り，いずれも通常の書体であり，黒の太字で表されている（甲１６）。
引用商標からは，「エフアイティー」との称呼が生じるほか，その構成文字と同一の英文字から成る英単語の「ｆｉｔ」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念が生じる（乙１，２）。
４本願商標と引用商標の類否について
⑴本願商標と引用商標とを対比すると，前記２のとおり，本願商標からは，「フォックスコンインターコネクト    テクノロジーエフ    アイティー」の称呼及び鴻海グループに属する企業との観念が生じるとともに，「ＦＩＴ」の文字部分から，「エフアイティー」との称呼が生じるほか，その構成文字と同一の英文字から成る英単語の「ｆｉｔ」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念が生じ（乙１，２），これは，原告も自認するところである。本願商標から生じるこれらの称呼及び観念のうち，「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念は，前記３の引用商標の称呼及び観念と同一である。このように，対比に係る商標から２つ以上の称呼，観念が生じる場合，そのうちの１つの称呼，観念が類似するときは，両商標は類似するというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁参照）。
本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分と引用商標とは，外観上，文字の彩色や書体等の相違はあるものの，その相違は，上記の称呼及び観念の同一性をりょうがして上記類似を覆すほどのものではない。


以上によれば，本願商標と引用商標とは，出所について誤認混同のおそれがあり，両商標は，類似するものということができる。
⑵原告は，本願商標の構成文字に，原告のグループ企業のブランドとして広く知られた「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字が含まれ，かつ，原告の商号原語表記である「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ    Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」が併記されているという事実を軽視せず，本願商標の指定商品に係る取引においては商品の製造主体が重視されるという取引実情にも鑑みれば，本願商標と引用商標は，事実上，出所の混同が生じることはない旨主張する。
しかし，前記２のとおり，本願商標中，「ＦｏｘｃｏｎｎＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，外観上，「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではなく，取引者・需要者に対し，本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのは，「ＦＩＴ」の文字部分である。したがって，原告主張に係る取引の実情を考慮しても，本願商標と，本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分と同一の構成文字から成り，同一の称呼及び観念を生じる引用商標とは，出所について誤認混同のおそれがあるものというべきである。
５指定商品の類否について
本願商標の指定商品が別紙１本願商標目録記載のとおりであるのに対し（甲１４，１８），引用商標の指定商品は別紙２引用商標目録記載のとおりであり（甲１６），本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品中，「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電線及びケーブル，電気通信機械器具（デジタルカメラ及びその部品を除く。），電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極」と同一又は類似のものである。
６結論
以上によれば，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当し，同旨の本件審決の判断に誤りはない。よって，原告主張の取消事由は理由がないから，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      髙      部    眞規    子裁判官      古    河    謙    一裁判官      鈴    木    わか    な
（別紙１）
本願商標目録
商標の構成：
指定商品（平成２７年２月２６日付け補正後のもの）：第９類「電気スイッチ，セルスイッチ（電気用のもの），制御盤（電気用のもの），配線函，電気接続具，電池用充電器，バッテリーチャージャー，変圧器（電気用のもの），電気コンバーター，サージ電圧保護器，コネクター（電気用のもの），プラグ，ソケットその他の電気接続具，その他の配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，アンテナ，アンテナ用支柱，相互通信装置，トランスポンダ，音響用振動板，スピーカー用筐体，音声・映像受信機，スピーカー，スピーカー用ホーン，マイクロホン，音声送信装置，音響カプラー，ヘッドホーン，コイル用ホルダー，電磁コイル，音響カップリング装置，その他の電気通信機械器具，アンテナフィルター，無線機器，通信装置，画像送信装置，多機能デジタル送信機，増幅器，グラフィックイコライザー，インピーダンス用チョークコイル，インダクター（電気用のもの），マウス（コンピュータ周辺機器），プリント回路基板，発光ダイオード（ＬＥＤ），コンピュータ用インターフェース，コンピュータネットワークサーバー，ファイアーウォール用コンピュータソフトウェア，コンピューターワークステーション（ハードウェア），その他の電子応用機械器具及びその部品，混信防止装置，未記録の磁気記録媒体，データ処理装置用カプラー，コンピュータネットワーク用インターフェイス装置，インターネット接続機能を有する通信装置，太陽電池，光電池，電線識別用外被織り込み糸，送電線用材料，絶縁被覆銅線，電話線，フィルター付き同軸ケーブル，その他の同軸ケーブル，電気用ケーブル，電気用接続箱，光ファイバー（光伝導フィラメント），電気ケーブル用接続スリーブ，光ファイバーケーブル，その他の電
線及びケーブル，端子（電気用のもの）」
（別紙２）
引用商標目録
商標登録番号：第２７０１８３９号
商標の構成：
出願日：昭和６０年８月７日
設定登録日：平成６年１２月２２日
存続期間満了日：平成３６年１２月２２日
指定商品：第９類「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具（デジタルカメラ及びその部品を除く。），電子応用機械器具
及びその部品，磁心，抵抗線，電極」
商標権者：富士通アイソテック株式会社
以上


平成２４年１１月１５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年ワ)第８２１８号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年８月２４日
判            決
原      告                エレコ   ム株式   会社
同訴訟代理人弁護士        畑   郁夫
同                        国谷史   朗同                        重冨貴   光同                        多田    慎
同訴訟代理人弁理士        河野登   夫
同                        河野英   仁同                        野口富   弘被告兼株式会社バッファローコクヨサプライ訴訟承継人
株式会   社バッ   ファロ   ー
同訴訟代理人弁護士        野口明   男
同                        岡田    淳同                        飯塚卓   也同補佐人弁理士            下出隆   史同                        井上雄   介
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判

１原告
（１）被告は，別紙被告ＢＦ製品目録及び被告ＢＫＳ製品目録記載の各製品を製造し，販売し，輸入し又は販売の申出をしてはならない。（２）被告は，別紙被告ＢＦ製品目録記載の各製品並びに別紙被告ＢＫＳ製品目録番号１８～２１及び２３～２５記載の各製品をいずれも廃棄せよ。
（３）被告は，
ア別紙被告ＢＫＳ製品目録番号１～１４記載の各製品のうちマウス本体を
除く部分，
イ同１５記載の各製品のうちキーボード本体を除く部分，ウ同１６及び１７記載の各製品のうちキーボード本体及びマウス本体を除
く部分，
エ同２２記載の各製品のうちヘッドセット本体を除く部分をいずれも廃棄せよ。
（４）被告は，原告に対し，９９４０万円及びこれに対する平成２３年７月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。（５）訴訟費用は被告の負担とする。
（６）仮執行宣言
２被告
主文同旨
第２事案の概要
１前提事実（証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。）
（１）当事者
原告は，コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の開発，製造，販売及び輸出入等を業とする会社である。
被告は，コンピュータ及び周辺機器の開発，製造，販売及び輸出入業等を目的とする会社である。

（２）本件特許権
宜鼎國際股▲ふん▼有限公司（以下「本件特許権者」という。）は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また，本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。）に係る特許権を有する。
特許番号      ４４７２５５０号
発明の名称    ユニバーサルシリアルバス応用装置
出願年月日    平成１７年２月１５日
優先権主張日平成１６年１１月１日（以下「本件優先日」という。）
登録年月日    平成２２年３月１２日
特許請求の範囲
【請求項１】
ＵＳＢプラグにＵＳＢ電子応用モジュールが接続され，該ＵＳＢプラグがケース層で載置板を被覆してなり，該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され，並びに載置板の上表面にＵＳＢ電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第１接続端子が固定され，該接続挟持層が対応するＵＳＢソケットとの接続に供され，且つＵＳＢソケットが接続挟持層に挿入される時，該第１接続端子がＵＳＢソケット内に固定された複数の第２接続端子と電気的接続を形成し，またＵＳＢプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され，該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする，ユニバーサルシリアルバス応用装置。
（３）本件特許発明の構成要件の分説
本件特許発明は，以下のとおり分説することができる。ＡＵＳＢプラグにＵＳＢ電子応用モジュールが接続され，Ｂ該ＵＳＢプラグがケース層で載置板を被覆してなり，Ｃ該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され，

Ｄ並びに載置板の上表面にＵＳＢ電子応用モジュールと電気的に接続可能
な複数の第１接続端子が固定され，
Ｅ該接続挟持層が対応するＵＳＢソケットとの接続に供され，Ｆ且つＵＳＢソケットが接続挟持層に挿入される時，該第１接続端子がＵＳＢソケット内に固定された複数の第２接続端子と電気的接続を形成し，
また
ＧＵＳＢプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成
され，
Ｈ該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴
とする，
Ｉユニバーサルシリアルバス応用装置。
（４）原告の有する専用実施権
原告は，本件特許権者から，平成２３年２月１日，以下の範囲で本件特許に係る専用実施権（以下「本件専用実施権」という。）の設定を受け，同年４月４日受付で登録を受けた（甲１，２）。
期間    平成２３年２月１日から平成２６年１月３１日
内容    製造，使用，販売及び輸入
（５）本件特許に係る訂正請求
本件特許権者は，被告が請求した特許無効審判（無効２０１１－８００２２８）において，本件特許に係る「特許請求の範囲」【請求項１】について以下のとおり訂正する訂正請求（以下「本件訂正」といい，訂正後の発明を「本件訂正発明」という。）をした（下線部分が訂正箇所である。）。「ＵＳＢプラグにＵＳＢ電子応用モジュールが接続され，前記ＵＳＢプラグがケース層で載置板を被覆してなり，該載置板の上表面と前記ケース層の間に接続挟持層が形成され，並びに前記載置板の上表面に前記ＵＳＢ電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第１接続端子が固定され，前記接続


挟持層が対応するＵＳＢソケットとの接続に供され，且つＵＳＢソケットが前記接続挟持層に挿入される時，前記第１接続端子がＵＳＢソケット内に固定された複数の第２接続端子と電気的接続を形成し，またＵＳＢプラグ内部の前記載置板の平坦な底表面と前記ケース層との間に前記底表面とケース層とで画定される板底挟持層が形成され，該板底挟持層内の一部に，前記載置板の底表面に該底表面から突出した少なくとも一つの電子装置が固定され，前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け，該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする，ユニバーサルシリアルバス応用装置。」
（６）本件訂正発明の構成要件の分説
本件訂正発明は，以下のとおり分説することができる。訂正ＡＵＳＢプラグにＵＳＢ電子応用モジュールが接続され，訂正Ｂ前記ＵＳＢプラグがケース層で載置板を被覆してなり，訂正Ｃ該載置板の上表面と前記ケース層の間に接続挟持層が形成され，訂正Ｄ並びに前記載置板の上表面に前記ＵＳＢ電子応用モジュールと電気
的に接続可能な複数の第１接続端子が固定され，
訂正Ｅ前記接続挟持層が対応するＵＳＢソケットとの接続に供され，訂正ＦＵＳＢソケットが前記接続挟持層に挿入される時，前記第１接続端子がＵＳＢソケット内に固定された複数の第２接続端子と電気的接続を形
成し，また
訂正ＧＵＳＢプラグ内部の前記載置板の平坦な底表面と前記ケース層との間に前記底表面とケース層とで画定される板底挟持層が形成され，訂正Ｈ該板底挟持層内の一部に，前記載置板の底表面に該底表面から突出
した少なくとも一つの電子装置が固定され，
訂正Ｉ前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支
持装置を設け，

訂正Ｊ該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特
徴とする，
訂正Ｋユニバーサルシリアルバス応用装置。
（７）被告及び株式会社バッファローコクヨサプライの行為ア別紙被告ＢＦ製品目録記載の各製品（以下「被告ＢＦ製品」といい，同製品を型番ごとに表記する場合は，同別紙に記載された型番ごとに振られた番号，枝番を付記し，「被告ＢＦ製品１－１」などという。）に係る被告
の行為
被告は，平成２３年２月１日以降，業として，被告ＢＦ製品１－１，１－９を除いた被告ＢＦ製品を販売し，輸入し，販売の申出を行っている。なお，被告が，①被告ＢＦ製品を国内で製造したこと，②被告ＢＦ製品１－１，１－９を販売等していたことについては争いがある。イ別紙被告ＢＫＳ製品目録記載の各製品（以下「被告ＢＫＳ製品」といい，被告ＢＦ製品と併せて「被告各製品」という。また，被告ＢＫＳ製品を型番ごとに表記する場合は，同別紙に記載された型番ごとに振られた番号，枝番を付記し，「被告ＢＫＳ製品１－１」などという。）に係る株式会社バッファローコクヨサプライ（以下「バッファローコクヨサプライ」という。）
の行為
バッファローコクヨサプライは，平成２３年２月１日以降，業として，被告ＢＫＳ製品２－１から２－２５を除いた被告ＢＫＳ製品を製造し，販売し，輸入し，販売の申出を行っていた。
なお，バッファローコクヨサプライが，①被告ＢＫＳ製品２－７から２－２５を国内で製造したこと，②被告ＢＫＳ製品２－１から２－６を販売等していたことについては争いがある。
ウ被告各製品の本件特許発明の技術的範囲への属否原告は，被告各製品が本件特許発明の技術的範囲に属する旨主張してい

るところ（なお，被告ＢＫＳ製品２３～２５については，本件特許権の間接侵害の前提として，マイクロＳＤカードを接続した状態において，本件特許発明の技術的範囲に属することを主張する。），被告は，答弁書において，本件特許の無効を主張し，原告の上記主張に対する認否反論は「次回以降，必要に応じて適宜行う予定である。」と述べ，その後は，原告の上記主張に関する具体的な認否，反論をしていない（被告各製品の構成についても同様である。）。
（８）被告によるバッファローコクヨサプライの吸収合併等原告は，平成２３年６月２７日，被告及びバッファローコクヨサプライに対する本件訴えを起こしたところ，被告は，本件訴訟係属中の平成２４年４月１日，相被告であるバッファローコクヨサプライを吸収合併し，その訴訟上の地位を承継した。
２原告の請求
原告は，本件専用実施権に基づき，被告各製品等の製造等の差止め及び廃棄を，不法行為に基づき，９９４０万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３主要な争点
本件の主要な争点は，以下のとおり本件特許が特許無効審判により無効とされるべきものであるかという点である。
（１）本件特許発明は，本件優先日前に頒布された米国特許出願公開第２００４／０１４７１４３号明細書（以下「乙１文献」という。）に記載された発明（以下「乙１発明」という。）と同一であるか                （争点１）（２）本件特許発明は，本件優先日前に頒布された米国特許出願公開第２００４／０１５３５９５号明細書（以下「乙２文献」という。）に記載された発明（以下「乙２発明」という。）と同一であるか                （争点２）


（３）本件特許発明は，本件優先日前に頒布された中国実用新案公告第２５７２６１１号明細書（以下「乙３文献」という。）に記載された発明（以下「乙３発明」という。）と同一であるか                            （争点３）（４）本件特許発明は，本件優先日前に出願された特開２００６－４０８２号公報（以下「乙４公報」という。）に記載された発明（以下「乙４発明」という。）と同一であるか（特許法２９条の２）                       （争点４）（５）本件特許発明は，本件優先日前に出願された特開２００５－１８３９２５公報（以下「乙５公報」という。）に記載された発明（以下「乙５発明」という。）と同一であるか（特許法２９条の２）                  （争点５）（６）訂正の再抗弁１（上記(１)の抗弁に対し）                 （争点６）（７）訂正の再抗弁２（上記(２)の抗弁に対し）                 （争点７）（８）訂正の再抗弁３（上記(３)の抗弁に対し）                 （争点８）（９）訂正の再抗弁４（上記(４)の抗弁に対し）                 （争点９）（10）訂正の再抗弁５（上記(５)の抗弁に対し）                 （争点10）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件特許発明は，乙１発明と同一であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明は，乙１発明と同一である。
（１）乙１発明の内容
乙１文献には，以下の発明（乙１発明）が記載されている。１ＡＵＳＢを利用した記憶装置である。
１Ｂ基板が金属ケースの内部に収容されている。
１Ｃ基板の上表面と金属ケースの間に開口がある。１Ｄ基板の上に接触子が複数固定されている。
１Ｅ基板上に固定される接触子は，ＵＳＢ規格に従うものであり，外部電子機器と電気的に接続するために設けられる。

１Ｆ（なし）
１Ｇ金属ケース内部に基板が中央に配され，その底表面と金属ケースとの間に層が存在する。
１Ｈ金属ケース内部に基板が中央に配され，その底表面に電子素子が固定されている。
（２）本件特許発明と乙１発明の対比
ア乙１文献には，ＵＳＢプラグにＵＳＢ電子応用モジュールが接続された「ＵＳＢを利用した記憶装置」が記載されているところ，同記憶装置は，本件特許発明の「ユニバーサルシリアルバス応用装置」に相当する。したがって，乙１発明の構成１Ａは，本件特許発明の構成要件Ａ及びＩと同一である。
イ乙１発明の「基板」は本件特許発明の「載置板」に，乙１発明の「金属ケース」は本件特許発明の「ケース層」にそれぞれ相当する。乙１発明の構成１Ｂは，「基板」を「金属ケース」で被覆するものであるから，本件特許発明の構成要件Ｂと同一である。
ウ乙１発明の「開口」部分は，本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。したがって，乙１発明の構成１Ｃは，本件特許発明の構成要件Ｃと同一である。
エ乙１発明の「接触子」は，外部電子機器に接続される接続端子であり，基板上に固定されているから，本件特許発明の「第１接続端子」に相当する。
したがって，乙１発明の構成１Ｄは，本件特許発明の構成要件Ｄと同一である。
オ乙１発明の「接触子」は，ＵＳＢ規格に従うものであり，外部電子機器に設けられたＵＳＢソケット内の接続端子（本件特許発明の「第２接続端子」に相当）との接続に供されるものである。

したがって，乙１発明の構成１Ｅは，本件特許発明の構成要件Ｅ及びＦと同一である。
カ乙１発明の「基板」（本件特許発明の「載置板」に相当）の底表面と「金属ケース」（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間に存在する層は，本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。
したがって，乙１発明の構成１Ｇは，本件特許発明の構成要件Ｇと同一である。
キ乙１発明の「基板」（本件特許発明の「載置板」に相当）の底表面に固定された「電子素子」は，本件特許発明の「電子装置」に相当する。したがって，乙１発明の構成１Ｈは，本件特許発明の構成要件Ｈと同一である。
【原告の主張】
乙１文献には，「ＵＳＢ」という文言が一切ない。また，乙１文献に記載されたマイクロ記憶装置は，直方体状の金属ケースが基板全体を収容した構成であり，ＵＳＢの仕様でないことが明らかである。
したがって，本件特許発明は，構成要件Ａ，Ｂ，Ｅ及びＩにおいて，乙１発明と相違する。
２争点２（本件特許発明は，乙２発明と同一であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明は，乙２発明と同一である。
（１）乙２発明の内容
乙２文献には，以下の発明（乙２発明）が記載されている。２ＡＵＳＢプラグと，ビア（メッキ穴）を通じ接続されているメモリ記憶半導体装置である。
２ＢＵＳＢプラグの中に配置される回路基板と，その周りを被覆するＵＳＢコネクタシールドケースである。

２ＣＵＳＢプラグ先端部に開口があり，この開口方向から装置の奥に向かって中空空間がある。
２Ｄ回路基板の上面に複数の接触端子が固定されている。２Ｅ接触端子とＵＳＢインターフェイスが嵌合する。
２Ｆ（なし）
２Ｇ回路基板の底面側とＵＳＢコネクタシールドケースとの間に層がある。２Ｈ回路基板の底面にメモリ記憶半導体装置が固定されている。
（２）本件特許発明と乙２発明の対比
ア乙２発明の構成２Ａは，本件特許発明の構成要件Ａ及びＩと同一である。イ乙２発明の「回路基板」は本件特許発明の「載置板」に，乙２発明の「ＵＳＢコネクタシールドケース」は本件特許発明の「ケース層」にそれぞれ相当する。
したがって，乙２発明の構成２Ｂは，本件特許発明の構成要件Ｂと同一である。


ウ乙２発明の「中空空間」は本件特許発明の「接続挟持層」に相当するから，乙２発明の構成２Ｃは，本件特許発明の構成要件Ｃと同一である。エ乙２発明の回路基板の上面に固定された複数の「接触端子」は本件特許発明の「第１接続端子」に相当するから，乙２発明の構成２Ｄは，本件特許発明の構成要件Ｄと同一である。
オ乙２発明は，接触端子とＵＳＢインターフェイスが嵌合するので，ＵＳＢソケット内部の突起部分が上記「中空空間」（本件特許発明の「接続挟持層」に相当）に挿入され，回路基板上の接触端子（本件特許発明の「第１接続端子」に相当）とＵＳＢソケット内部の接触端子（本件特許発明の「第２接続端子」に相当）が電気的に接続されるものであることが理解できる。したがって，乙２発明の構成２Ｅは，本件特許発明の構成要件Ｅ及びＦと同一である。

カ乙２発明の回路基板（本件特許発明の「載置板」に相当）の底面側とＵＳＢコネクタシールドケース（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間にある層は，本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。したがって，乙２発明の構成２Ｇは，本件特許発明の構成要件Ｇと同一である。
キ乙２発明の回路基板（本件特許発明の「載置板」に相当）の底面に固定される「メモリ記憶半導体装置」は本件特許発明の「電子装置」に相当するから，乙２発明の構成２Ｈは，本件特許発明の構成要件Ｈと同一である。
【原告の主張】
争う。
３争点３（本件特許発明は，乙３発明と同一であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明は，乙３発明と同一である。
（１）乙３発明の内容
乙３文献には，以下の発明（乙３発明）が記載されている。３Ａプリント回路板を内蔵するＵＳＢインタフェースのプラグである。３Ｂプリント回路板の上方，下方及び両側面に鉄ケースが配置されている。３Ｃプリント回路板の上表面と鉄ケースとの間に空間が存在する。３Ｄプリント回路板の上表面にＵＳＢコネクタの接続端子となる狭長金めっき銅板が固定されている。
３Ｅプリント回路板の上表面には平行に配列されＵＳＢ規格に準拠した４本の狭長金めっき銅板が直接下表面プリント回路の引出し電極として印刷され，ＵＳＢソケットに接続して電気情報伝達を実現する。
３Ｆ（なし）
３Ｇプリント回路板と鉄ケースとの間に層が存在する。３Ｈプリント回路板の下表面には電子素子が設置されている。

（２）本件特許発明と乙３発明の対比
ア乙３発明の構成３Ａのプリント回路板には電子素子が設置されており（構成３Ｈ），本件特許発明の「ＵＳＢ電子応用モジュール」に相当する。したがって，乙３発明の構成３Ａは，本件特許発明の構成要件Ａ及びＩと同一である。
イ乙３発明の「プリント回路板」は本件特許発明の「載置板」に，乙３発明の「鉄ケース」は本件特許発明の「ケース層」にそれぞれ相当する。乙３発明の構成３Ｂは，プリント回路板の周りを鉄ケースが被覆してＵＳＢプラグを形成しているから，本件特許発明の構成要件Ｂと同一である。ウ乙３発明の「プリント回路板」（本件特許発明の「載置板」に相当）の上表面と「鉄ケース」（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間に存在する空間は，本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。したがって，乙３発明の構成３Ｃは，本件特許発明の構成要件Ｃと同一である。
エ乙３発明の「狭長金めっき銅板」は本件特許発明の「第１接続端子」に相当するものであるから，乙３発明の構成３Ｄは，本件特許発明の構成要件Ｄと同一である。
オ乙３発明の構成３Ｅは，接続挟持層がＵＳＢソケットとの接続に供され，「狭長金めっき銅板」（本件特許発明の「第１接続端子」に相当）とＵＳＢソケット内の「第２接続端子」とが電気的に接続されるというものである。したがって，乙３発明の構成３Ｅは，本件特許発明の構成要件Ｅ及びＦと同一である。
カ乙３発明の「プリント回路板」（本件特許発明の「載置板」に相当）と「鉄ケース」（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間に存在する層は，本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。
したがって，乙３発明の構成３Ｇは，本件特許発明の構成要件Ｇと同一

である。
キ乙３発明の「プリント回路板」（本件特許発明の「載置板」に相当）の下表面に固定された「電子素子」は，本件特許発明の「電子装置」に相当するから，乙３発明の構成３Ｈは，本件特許発明の構成要件Ｈと同一である。
【原告の主張】
争う。
４争点４（本件特許発明は，乙４発明と同一であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明は，乙４発明と同一である。
（１）乙４発明の内容
乙４公報には，以下の発明（乙４発明）が記載されている。４ＡＵＳＢフラッシュメモリ装置であり，ＵＳＢプラグとＵＳＢ電子応用モジュールが接続されている。
４ＢＵＳＢフラッシュメモリ装置内部のプリント回路基板をプラグシェルが被覆している。
４ＣＵＳＢスロット内のインシュレータは，ＵＳＢフラッシュメモリ装置のプリント回路基板とプラグシェルとの間の空間に挿入される。４Ｄプリント回路基板の上表面にコンタクトプレートが固定されており，コンタクトプレートとプリント回路基板との間で電気的接続が可能である。また，プリント回路基板上に配置されたコントロールＩＣ及びフラッシュメモリとの間でも電気的接続が可能である。
４Ｅ上記４Ｃの「ＵＳＢフラッシュメモリ装置のプリント回路基板とプラグシェルとの間の空間」は，ＵＳＢソケットとの接続に供される。
４Ｆ（なし）
４Ｇプリント回路基板とプラグシェルとの間に層が存在する。４Ｈプリント回路基板の下面にフラッシュメモリが固定されている。

（２）本件特許発明と乙４発明の対比


ア乙４発明の構成４Ａは，本件特許発明の構成要件Ａ及びＩと同一である。イ乙４発明の「プリント回路基板」は本件特許発明の「載置板」に，乙４発明の「プラグシェル」は本件特許発明の「ケース層」に相当するから，乙４発明の構成４Ｂは，本件特許発明の構成要件Ｂと同一である。ウ乙４発明の「プリント回路基板とプラグシェルとの間の空間」は，本件特許発明の「接続挟持層」に相当するから，乙４発明の構成４Ｃは，本件特許発明の構成要件Ｃと同一である。
エ乙４発明の「プリント回路基板」は本件特許発明の「載置板」に，乙４発明の「コンタクトプレート」は本件特許発明の「第１接続端子」に，乙４発明の「フラッシュメモリ」は本件特許発明の「ＵＳＢ電子応用モジュール」にそれぞれ相当する。
したがって，乙４発明の構成４Ｄは，本件特許発明の構成要件Ｄと同一である。
オ乙４発明は，プリント回路基板（本件特許発明の「載置板」に相当）の上表面に固定された「コンタクトプレート」（本件特許発明の「第１接続端子」に相当）とＵＳＢソケット内の「第２接続端子」とが電気的に接続されるものである。
したがって，乙４発明の構成４Ｅは，本件特許発明の構成要件Ｅ及びＦと同一である。
カ乙４発明の「プリント回路基板」（本件特許発明の「載置板」に相当）と「プラグシェル」（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間に存在する層は，本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。
したがって，乙４発明の構成４Ｇは，本件特許発明の構成要件Ｇと同一である。
キ乙４発明の「プリント回路基板」（本件特許発明の「載置板」に相当）の

下面に固定された「フラッシュメモリ」は，本件特許発明の「電子装置」に相当する。
したがって，乙４発明の構成４Ｈは，本件特許発明の構成要件Ｈと同一である。
【原告の主張】
争う。
５争点５（本件特許発明は，乙５発明と同一であるか）について
【被告の主張】
本件特許発明は，乙５発明と同一である。
（１）乙５発明の内容
乙５公報には，以下の発明（乙５発明）が記載されている。５ＡＵＳＢプラグと半導体素子及び受動部品が接続される。５Ｂ封止樹脂の直上にプリント配線板が配置され，プリント配線板をハウジングが取り囲んでいる。
５Ｃプリント配線板とハウジングとの間に空間が存在する。５Ｄプリント配線板の一方の面に出力端子が固定されている。出力端子は，半導体素子及び受動部品を含む回路素子と電気的に接続されている。５Ｅ出力端子はＵＳＢコネクタ内の接続端子と電気的に接続される。
５Ｆ（なし）
５Ｇプリント配線板の底面側とハウジングとの間には，封止樹脂で充たされた層が存在する。
５Ｈプリント配線板の底面側に半導体素子が固定されている。
（２）本件特許発明と乙５発明の対比
ア乙５発明の「半導体素子及び受動部品」は，本件特許発明の「ＵＳＢ電子応用モジュール」に相当するから，乙５発明の構成５Ａは，本件特許発明の構成要件Ａ及びＩと同一である。

イ乙５発明の「プリント配線板」は本件特許発明の「載置板」に，乙５発明のハウジングは本件特許発明の「ケース層」に相当するから，乙５発明の構成５Ｂは，本件特許発明の構成要件Ｂと同一である。ウ乙５発明の「プリント配線板」（本件特許発明の「載置板」に相当）と「ハウジング」（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間に存在する空間は，本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。
したがって，乙５発明の構成５Ｃは，本件特許発明の構成要件Ｃと同一である。
エ乙５発明の「プリント配線板」は本件特許発明の「載置板」に，乙５発明の「出力端子」は本件特許発明の「第１接続端子」に相当し，「半導体素子及び受動部品」（本件特許発明の「ＵＳＢ電子応用モジュール」に相当）と電気的に接続されている。
したがって，乙５発明の構成５Ｄは，本件特許発明の構成要件Ｄと同一である。
オ乙５発明の「出力端子」（本件特許発明の「第１接続端子」に相当）は，ＵＳＢコネクタ内の接続端子と電気的に接続されるものである。したがって，乙５発明の構成５Ｅは，本件特許発明の構成要件Ｅ及びＦと同一である。
カ乙５発明の「プリント配線板」（本件特許発明の「載置板」に相当）と「ハウジング」（本件特許発明の「ケース層」に相当）との間の封止樹脂で充たされた層は，本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。したがって，乙５発明の構成５Ｇは，本件特許発明の構成要件Ｇと同一である。
キ乙５発明の「プリント配線板」（本件特許発明の「載置板」に相当）の底面側に固定された「半導体素子」は本件特許発明の「電子装置」に相当するから，乙５発明の構成５Ｈは，本件特許発明の構成要件Ｈと同一である。

【原告の主張】
争う。
６争点６（訂正の再抗弁１）について
【原告の主張】
以下のとおり，本件訂正により前記１の無効理由は解消されるから，本件特許権の行使は，何ら制約されるものではない。
（１）本件訂正が特許請求の範囲を拡張等するものではないこと本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するものであり，訂正された内容は，いずれも本件明細書【００２０】，【００２１】，【００２３】から【００２５】まで及び図３から５までに記載された事項である。
したがって，本件訂正は，特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１３４条の２第１項ただし書１号並びに同５項が準用する同法１２６条３項及び４項に適合するものである。
（２）専用実施権者の承諾があること
本件特許権者は，本件訂正請求をするに当たり，専用実施権者である原告から承諾を得た（特許法１２７条）。
（３）本件訂正により無効理由が解消されること
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ


乙１文献の図２ｂには，金属ケース内部に基板が中央に記載され，その底表面と金属ケースとの間に層が存在するように記載されている。しかしながら，板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設けることについては何ら記載がない。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは，乙１文献に記載されていない。
イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ

乙１文献には，板底挟持層内部の電子素子を保護する旨の記載も示唆もなく，前端保護層については何ら記載がない。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，乙１文献に記載されていない。
（４）被告各製品のうち一部は，本件訂正発明の技術的範囲に属するものである
こと
被告ＢＦ製品４及び被告ＢＫＳ製品１から２２までは，本件訂正発明の技術的範囲に属する。その余の被告各製品について，本件訂正の再抗弁は主張しない。
【被告の主張】
以下のとおり，本件訂正により前記１の無効理由は解消されない。
（１）新規性欠如
以下のとおり，本件訂正発明も乙１発明と同一である。
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
乙１文献には，板底挟持層内の一部に支持装置が記載されており，当該支持装置は，板底挟持層の変形の防止やサイズの安定といった機能を果たすものである。
したがって，乙１文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉの「板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置」が記載されている。
イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
乙１文献には，板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた前端保護層が記載されている。
したがって，乙１文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊの「板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたこと」が記載されている。
（２）進歩性欠如

本件訂正発明と乙１発明とは，サイズを小型化するという課題が共通である。
また，乙１文献に記載されたプラグとＵＳＢ規格に従ったプラグの形状は全く同じ特徴を有するものであり，乙１発明にＵＳＢ規格を組み合わせることは，当業者であれば容易にすることができたものである。したがって，仮に乙１発明がＵＳＢ規格によったものでないとしても，本件訂正発明は，当業者が乙１発明に基づいて容易に発明することができたものである。
７争点７（訂正の再抗弁２）について
【原告の主張】
以下のとおり，本件訂正により，前記２の無効理由は解消されるから，本件特許権の行使は，何ら制約されるものではない。
（１）前記６【原告の主張】(１)，(２)及び(４)と同じ。
（２）本件訂正により無効理由が解消されること
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｇ
乙２発明のＵＳＢメモリ記憶装置は，回路基板の底側に凹部を形成し，当該凹部にモジュールを埋設しており，回路基板の底表面は平坦ではなく，「載置板の平坦な底表面」という構成を有しない。
また，乙２文献には，回路基板とＵＳＢコネクタシールドケースで囲まれ部材で占められていない中空空間（本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。）が記載されてはいるものの，本件特許発明の「板底挟持層」に相当する構成は記載されていない。むしろ，回路基板の底側の凹部にモジュールを埋設した構成からすれば，「板底挟持層」は存在しないものである。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｇは，乙２文献に記載されていない。

イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｈ
乙２発明のＵＳＢメモリ記憶装置は，回路基板の底側に凹部を形成し，当該凹部にモジュールを埋設したものであり，回路基板の底面とモジュールの表面とは同一面にある。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｈ「該板底挟持層内の一部に，前記載置板の底表面に該底表面から突出した少なくとも一つの電子装置が固定され」とは，構成が異なるものである。
ウ本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
乙２発明には，前記アのとおり，本件訂正発明の「板底挟持層」が存在せず，板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するための「支持装置」を設けることについても，乙２文献には何ら記載がない。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは，乙２文献に記載されていない。
エ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
乙２発明には，前記アのとおり，本件訂正発明の「板底挟持層」が存在せず，板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」についても，乙２文献には何ら記載がない。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，乙２文献に記載されていない。
【被告の主張】
争う。
８争点８（訂正の再抗弁３）について
【原告の主張】
以下のとおり，本件訂正により前記３の無効理由は解消されるから，本件特許権の行使は，何ら制約されるものではない。
（１）前記６【原告の主張】(１)，(２)及び(４)と同じ。

（２）本件訂正により無効理由が解消されること
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｇ
乙３発明のプラグは，従来，鉄ケースで緊密に被覆されていたプラスチックコアの下板に階段凹槽を形成し，そこにプリント回路板と電子素子を載置したものである。鉄ケースの内部は，プラスチックコアで完全に占められており，何ら空間が存在しないから，乙３発明において，本件訂正発明の「板底挟持層」の構成を観念することはできない。また，乙３発明のプリント回路板と電子素子とが占める領域は，プラスチックコア下板に形成された階段凹槽であって，本件訂正発明の「板底挟持層」に該当するものではない。「プリント回路板」（載置板に相当）と「鉄ケース」（ケース層に相当）とで画定されたものでもない。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｇは，乙３文献に記載されていない。
イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｈ
前記アのとおり，乙３発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」を有しないし，プリント回路板の下表面に設置された電子素子は，「板底挟持層内」の一部に設けられたものでもない。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｈは，乙３文献に記載されていない。
ウ本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ


前記アのとおり，乙３発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」を有しないし，板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するために設けられた「支持装置」についても，乙３文献には何ら記載がない。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは，乙３文献に記載されていない。
エ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ

前記アのとおり，乙３発明には，本件訂正発明の「板底挟持層」を有しないし，「板底挟持層」の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」についても，乙３文献には何ら記載がない。
したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，乙３文献に記載されていない。
【被告の主張】
以下のとおり，本件訂正により，前記３の無効理由は解消されない。
（１）新規性欠如
以下のとおり，本件訂正発明も乙３発明と同一である。
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｇ
本件訂正発明の構成要件訂正Ｇには，板底挟持層が「空間」である旨の記載はなく，本件明細書にも板底挟持層が空間に限定される旨の記載はない。
したがって，本件訂正発明の「板底挟持層」とは，載置板の底表面とケース層との間の部分をいうものの，その部分が「空間」である必要はない。そして，乙３発明には，本件訂正発明の「載置板」に相当する「プリント回路板」の平坦な底表面と本件訂正発明の「ケース層」に相当する「鉄ケース」との間に，これらによって画定される「板底挟持層」が存在する。したがって，乙３文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｇの構成が記載されている。
イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｈ
前記アのとおり，乙３発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有しており，「プリント回路板」の下表面に設置された電子素子は，「板底挟持層」内の一部に設けられているといえる。したがって，乙３文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｈの構成が記載されている。

ウ本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
前記アのとおり，乙３発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有しており，「プリント回路板」の下表面と「鉄ケース」とで画定される板底挟持層内の一部には，「プラスチックコア下板」が設けられている。
「プラスチックコア下板」は，板底挟持層の変形を防止し，板底挟持層のサイズを安定させるものであるから，本件訂正発明の「支持装置」に相当する。
したがって，乙３文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉが記載されている。
エ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
前記アのとおり，乙３発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。
また，「プラスチックコア下板」のうち「前端部」は，板底挟持層の外界との接続面のみに設けられているから，本件訂正発明の「前端保護層」に相当するものである。
したがって，乙３文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊが記載されている。
（２）進歩性欠如
本件訂正発明と乙３発明とは，ＵＳＢに関する装置という点で技術分野が共通であり，ＵＳＢ関連製品をコンパクト化するという課題も共通である。また，本件訂正発明の「支持装置」による板底挟持層の変形防止という作用効果や，「前端保護層」による板底挟持層内部の電子装置の保護という作用効果は，乙３発明の「プラスチックコア下板」の構成による作用効果と比べて，何ら顕著なものではない。
したがって，仮に本件訂正発明の「板底挟持層」が「空間」に限られると

しても，当該構成は当業者が適宜選択可能な設計事項にすぎないから，本件訂正発明は，当業者が乙３発明に基づいて容易に発明することができたものである。
９争点９（訂正の再抗弁４）について
【原告の主張】
以下のとおり，本件訂正により前記４の無効理由は解消されるから，本件特許権の行使は，何ら制約されるものではない。
（１）前記６【原告の主張】(１)，(２)及び(４)と同じ。
（２）本件訂正により無効理由が解消されること
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
乙４発明には，プラグ部を構成するプリント回路基板の下方に空間が形成されているものの，乙４公報には，板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するために設けられた「支持装置」が記載されていない。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは，乙４公報に記載されていない。
イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
乙４公報には，板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」について何ら記載がないから，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，乙４公報に記載されていない。
【被告の主張】
以下のとおり，本件訂正発明も，乙４発明と同一であるから，本件訂正によって前記４の無効理由は解消されない。
（１）本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
乙４発明の「プリント回路基板」全体はケースに覆われており，少なくともケースの前端部により板底挟持層の変形が防止され，板底挟持層のサイズが安定されている。

したがって，乙４発明のケースの前端部は，本件訂正発明の「支持装置」に相当するものであり，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは，乙４公報に記載されている。
（２）本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
乙４発明のケースの前端部は，板底挟持層の外界との接続面のみに面状に設けられているから，本件訂正発明の「前端保護層」に相当するものである。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，乙４公報に記載されている。
10争点   10（訂正の再抗弁５）について
【原告の主張】
以下のとおり，本件訂正により前記５の無効理由は解消されるから，本件特許権の行使は，何ら制約されるものではない。
（１）前記６【原告の主張】(１)，(２)及び(４)と同じ。
（２）本件訂正により無効理由が解消されること
ア本件訂正発明の構成要件訂正Ｇ
乙５発明の封止樹脂は，プリント配線板の他方の面を覆い，半導体素子を封止するものであるから，プリント配線板とハウジングとの間が封止樹脂で完全に占められており，空間が存在しない。
したがって，乙５発明において，本件訂正発明の「板底挟持層」を観念することはできないから，本件訂正発明の構成要件訂正Ｇは，乙５公報に記載されていない。


イ本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
前記アのとおり，乙５発明には，本件訂正発明の「板底挟持層」の構成がなく，乙５公報には，板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するために設けられた「支持装置」を設けることについて何ら記載がない。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは，乙５公報に記載されて

いない。
ウ本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
前記アのとおり，乙５発明には，本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成がなく，乙５公報には，板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」を設けることについて何ら記載がない。したがって，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，乙５公報に記載されていない。
【被告の主張】
以下のとおり，本件訂正発明も乙５発明と同一であり，本件訂正によって前記５の無効理由は解消されない。
（１）本件訂正発明の構成要件訂正Ｇ
前記８【被告の主張】(１)アのとおり，本件訂正発明の「板底挟持層」が「空間」である必要はない。
乙５発明には，本件訂正発明の「載置板」に相当する「プリント配線板の平坦な底表面」と本件訂正発明の「ケース層」に相当する「ハウジング」との間に，これらによって画定される板底挟持層が存在する。したがって，乙５公報には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｇが記載されている。
（２）本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
前記(１)のとおり，乙５発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。
また，乙５発明の「封止樹脂」は，板底挟持層の変形を防止し，板底挟持層のサイズを安定化するものであるから，本件訂正発明の「支持装置」に相当する。
したがって，乙５公報には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉが記載されている。

（３）本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
前記(１)のとおり，乙５発明は，本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。
また，乙５発明の封止樹脂の前端部は，板底挟持層の外界との接続面のみに設けられており，前端を保護する機能を有するから，本件訂正発明の「前端保護層」に相当する。
したがって，乙５公報には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊが記載されている。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件特許発明は，乙１発明と同一であるか）について以下の理由から，本件特許発明は，乙１発明と同一であると認めることができる。
（１）乙１文献の記載
乙１文献には，以下の記載がある。
「［０００１］
１．発明の分野
［０００２］
本発明はマイクロ記憶装置に関し，より詳細には個人装身具と結合することができるマイクロ記憶装置に関する。」
「発明の概要
［０００６］
本発明の目的は，使用者が便利に携帯できるように，個人装身具と結合する，非常に小型で薄型かつ軽量な記憶用メモリを提供する，個人装身具と結合することができるマイクロ記憶装置を提供することである。
［０００７］
この目的を達成するために，個人装身具と結合することができる本発明の

マイクロ記憶装置は，回路基板と，前記回路基板から延出するコネクタを有し，前記コネクタには外部電子機器に電気的に接続するための複数の接触子が配置されている，基板と，アドバンスパッケージ技法を用いて回路基板の表面に実装された少なくとも１つの電子素子と，前記基板と前記電子素子を収容するものであり，前記外部電子機器へ結合するための開口を前記コネクタ側に有する金属ケースとを含む。」
「好適な実施形態の詳細な説明
［００１３］
図１を参照すると，基板１と金属ケース３を有するマイクロ記憶装置が示されている。基板１は回路基板１２と，回路基板１２から延出するコネクタ１１を有する。複数の接触子１１１がコネクタ１１上に配置されている，すなわち，接触子は，外部電子機器（図示せず）と電気的に接続するレイアウトで基板１上に直接形成されている。回路基板１２にはアドバンスパッケージ技法により少なくとも１つの電子素子２１が実装されている。
［００１４］
アドバンスパッケージ技法は例えばチップオンボード（ＣＯＢ）または表面実装技術（ＳＭＴ）である。ＣＯＢは，ＵＶ接着剤を用いてチップを付着させ，電子素子２１を回路基板１２にワイヤボンディングでパッケージングし，電子素子２１が回路基板１２上に密着して実装され回路基板１２とほぼ同じ高さとなるようにする。そのため，結合し合った回路基板１２と電子素子２１は，比較的薄い厚みをもたらすことに貢献する。さらに，上述の接触子１１１は，基板１に直接レイアウトされているために高さを付加することがなく，記憶装置全体が，小型，薄型，軽量等の特徴を持つことができる。
［００１５］
加えて，接触子と基板１上の電子素子２１の間に必要な回路系がレイアウトで形成され，外部電子機器が基板１上の電子素子２１にアクセスしたりそ

の電子素子を操作することができるようにする。電子素子２１は，データを記憶するフラッシュメモリ（ＮＡＮＤタイプフラッシュメモリ）などの不揮発性メモリである。金属ケース３は接触子１１１と電子素子２１を含む基板１全体を収容してそれらに保護を提供する。金属ケース３は複数の穴３１，３２，３３および開口３４を有する（図２a参照）。穴３１および３２はコネクタ１１の上部に配置されるのに対し，穴３３は，個人装身具を固定するためのフック穴またはロックとして用いるために回路板１２の上部に配置されている。開口３４は，外部電子機器に接続するためにコネクタ１１に配置されている。穴３１および３２は，金属ケース３を外部電子機器にロックすることができる。
［００１６］
図２ｂは本発明の側面図である。図２ｂにおいて，電子素子２３は回路基板１２の背面に実装され，電子素子２４は，金属ケース３と基板１間のスペースを有効利用するためにコネクタ１１の特に対向側にある。」
「特許請求の範囲
１．個人装身具と結合することができるマイクロ記憶装置であって，回路基板と，前記回路基板から延出するコネクタを有し，前記コネクタには外部電子機器に電気的に接続するための複数の接触子が配されてい
る，基板と，


アドバンスパッケージ技法を用いて回路基板の表面に実装された少なく
とも１つの電子素子と，
前記基板と前記電子素子を収容するものであり，前記外部電子機器へ結合するための開口を前記コネクタ側に有する金属ケースと，を備えたマイクロ記憶装置。
８．スペースを有効利用するために，前記基板の前記コネクタに対向して実装された電子素子をさらに備えた請求項１記載のマイクロ記憶装置。」

図１
図２ａ
図２ｂ

（２）乙１発明の内容
前記(１)の記載によれば，乙１文献には，以下の発明の構成が記載されているものと認めることができる。
ａプラグ部分に電子素子が接続されている。
ｂ基板が金属ケースの内部に収容されている。
ｃ基板の上表面と金属ケースの間に開口がある。
ｄ基板の上に接触子が複数固定されている。
ｅ基板上に固定される接触子は，外部電子機器と電気的に接続するために設けられる。
ｆ金属ケース内部に基板が中央に配され，その底表面と金属ケースとの間に層が存在する。
ｇ金属ケース内部に基板が中央に配され，その底表面に電子素子が固定されている。
（３）本件特許発明と乙１発明の対比
乙１発明を本件特許発明と対比すると，①乙１発明の「基板」は本件特許発明の「載置板」に，②乙１発明の「金属ケース」は本件特許発明の「ケース層」に，③乙１発明の「開口」部分は，本件特許発明の「接続挟持層」に，④乙１発明の「基板」の底表面と「金属ケース」との間に存在する層は本件特許発明の「板底挟持層」に，⑤乙１発明の「接触子」は本件特許発明の「第１接続端子」に，⑥乙１発明の外部電子機器に設けられた接続端子は本件特許発明の「第２接続端子」に，⑦乙１発明の基板の底表面に固定された「電

子素子」は本件特許発明の「電子装置」に，それぞれ相当することが認められる。
したがって，乙１発明は，ＵＳＢ規格に基づくものであるか否かが明らかではないものの，その他の点では本件特許発明と同一の構成であると認めることができる（原告も明らかに争っていない。）。
乙１文献には，プラグの規格に関する記載が見当たらないものの，ＵＳＢ規格を除くなど，限定的に解釈する理由は見当たらない。かえって，乙６によれば，本件優先日（平成１６年１１月１日）当時，ＵＳＢ規格は広く知られていたことが認められる。前記(１)図１，図２ａのプラグの形状からしても，乙１文献に接した当業者は，乙１発明におけるプラグの規格として，ＵＳＢ規格も想起したことが明らかである。乙１文献のプラグの規格にＵＳＢ規格を採用することについて，何らかの阻害要因が存したことを窺わせる事情もない。
そうすると，上記相違点に係る本件特許発明の構成（プラグがＵＳＢ規格によったものであること）は，実質的に乙１文献に記載されているものと同視することができる。
したがって，本件特許発明は，乙１発明と同一であると認められる。
２争点６（訂正の再抗弁１）について
原告は，乙１発明に本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ及び訂正Ｊが記載されていないから，本件訂正によって前記１の無効理由が解消される旨主張する。しかしながら，以下のとおり，乙１発明に本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ及び訂正Ｊが記載されていないとは認めることができない。結局，前記１で述べたところを総合すると，本件訂正発明も，乙１発明と同一であると認めることができる。
（１）本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは「前記板底挟持層内の一部に該板底挟持

層の変形を防止するための支持装置を設け，」というものである。前記１(１)の乙１文献に記載された各図には，基板１のコネクタ１１側の端部を支持する金属ケース３の開口部に設けた部材（図２ｂの左端下側の斜線で描かれた階段状部分）が図示されている。当該部材は，基板１の厚みを有する段を備え，基板１のコネクタ１１側の端を幅全体にわたって支持するものである。
そうすると，当該部材の上記構成自体からして，基板１を支持することで乙１発明の基板１の底表面と金属ケース３とで画定される層（本件訂正発明の「板底挟持層」に相当）の変形を防止するものであることは明らかである。したがって，上記部材は，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉの「支持装置」に相当するものであると認めることができるから，乙１文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉが記載されているものというべきである。
（２）本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，「該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする，」というものである。前記１(１)の乙１文献に記載された各図には，基板１のコネクタ１１側の端部を支持する金属ケース３の開口部に設けた部材（図２ｂの左端下側の斜線で描かれた階段状部分）が図示されている。
そして，当該部材の上記構成自体から，乙１発明の基板１の底表面と金属ケース３とで画定される層（本件訂正発明の「板底挟持層」に相当）の外界との接続面のみに設けられた部材であることは明らかである。そうすると，上記部材は，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊの「前端保護層」に相当する構成であると認めることができるから，乙１文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊが記載されているものというべきである。
３結論
以上によれば，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであ

り，本件訂正によっても当該無効理由は解消されないから，その余の点について判断するまでもなく，本件各請求にはいずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部


平成２５年４月１８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（ネ）第１００７６号出版差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２０年（ワ）第２９７０５号
口頭弁論終結日平成２５年２月２８日
判        決
控      訴      人        株式会   社南江   堂同訴訟代理人弁護士        松      田      政      行
藤      原      宏      髙
武      田      昇      平
三      浦      希      美
関      口      尚      久
同訴訟復代理人弁護士      包      城      偉      豊被控訴   人        株式会   社じほ   う同訴訟代理人弁護士        三      村      量      一
平      津      慎      副
小      松      隼      也
主        文
１原判決を次のとおり変更する。
(1)被控訴人は，控訴人に対し，１０１万２４３０円
及び内金８１万２４３０円に対する平成２０年１
１月８日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。
(2)控訴人のその余の請求を棄却する。
２訴訟費用は，第１，２審を通じ，これを５０分し，
その１を被控訴人の負担とし，その余を控訴人の
負担とする。
３この判決は，１(1)に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，５５３６万円及び内金４５３６万円に対する平成２０年１１月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
４仮執行の宣言
第２事案の概要
略称は，審級による読替えをするほか，原判決に従う。また，書証については，特に断らない限り，枝番のあるものは枝番を含む。
１本件は，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人が「治療薬ハンドブック２００８薬剤選択と処方のポイント」（被控訴人書籍）を印刷及び販売する行為は，「今日の治療薬解説と便覧２００７」（控訴人書籍）について控訴人が有する著作権（複製権及び譲渡権。いずれも著作権法２８条に基づくものを含む。）の共有持分の侵害に当たる旨主張して，不法行為に基づく損害賠償及び弁護士費用を除く損害に対する遅延損害金の支払を求める事案である。
２原判決は，被控訴人書籍は，編集著作物としての控訴人書籍を複製又は翻案したものとはいえないとして，控訴人の請求を棄却した。そこで，控訴人が，これを不服として控訴した。
３争いのない事実等及び争点は，原判決の「事実及び理由」第２の２及び３記載のとおりであるから，これを引用する。
第３当事者の主張
当事者の主張は，以下のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」第３記載のとおりであるから，これを引用する。
〔控訴人の主張〕
１依拠性
(1)依拠性の根拠
著作権侵害の主観的要件を含む依拠性とは，既存の著作物の表現内容を認識し，その表現を利用して自己の作品を創作することをいう。「類似性」と「依拠性」は，全く別の要件であるが，両者が相関する現象も起こり得る。控訴人は，依拠性の根拠として，①控訴人書籍の分類及び配列を基にした解説部分の図表の存在，②「ステロイド外用薬」の分類の類似，③薬剤の配列順序の不自然な類似点，④内容見本段階における一般名配列の同一性，⑤索引部分の選択・配列の類似，⑥大分類「漢方薬」の適応症における疾患・症状の記載順序の一致，⑦大分類「漢方薬」における処方名の配列の一致等を指摘した。
(2)被控訴人の主張について
被控訴人の反論によれば，控訴人の指摘する一致点は，偶然の産物であるということになる。しかしながら，両書籍の表現自体の類似性に加え，上記(1)の各点まで偶然にもそろって一致するなどということはあり得ない。
ア解説部分における分類説明について
控訴人が挙げた根拠①につき，被控訴人は，解説部分の執筆者と便覧部分の編集作業を行った者が異なるため両者の配列に差異が生じた，そもそも解説部分と便覧部分の配列が完全に一致しなければならない理由はない旨主張する。しかしながら，控訴人は，被控訴人書籍の便覧部分と解説部分の不一致そのものを問題にしているわけではないから，反論は的外れである。問題の核心は，被控訴人書籍の解説が，何故に，被控訴人書籍の便覧部分ではなく，控訴人書籍の便覧部分の分類及び配列と一致しているのかである。被控訴人が主張するような一定の編集方針に基づき，被控訴人書籍の便覧部分が作成され，解説部分が作成されているのであれば，かかる不一致が生ずるのは不可解である。他方で，被控訴人書籍の解説部分の表の分類は，控訴人書籍の便覧部分の分類にほぼ一致するところ，何故にかかる一致が生じたのかについて，被控訴人は合理的説明を行っていない。
イ「ステロイド外用薬」の分類について
控訴人が挙げた根拠②につき，被控訴人は，被控訴人書籍の分類は，「薬効・薬理別医薬品事典」に基づくもので控訴人書籍とは無関係である旨主張する。しかしながら，被控訴人書籍における「テラ・コートリル」の分類は「薬効・薬理別医薬品事典」のそれと異なっており，被控訴人書籍における「ステロイド外用薬」の分類は，必ずしも「薬効・薬理別医薬品事典」の分類そのものではない。
ウ薬剤の配列順序について
控訴人が挙げた根拠③につき，被控訴人は，被控訴人書籍では，被控訴人独自の一定の基準に基づき薬剤を選択及び配列したもので，控訴人書籍に依拠したものではない旨反論する。
しかしながら，控訴人が指摘した薬剤のうち，被控訴人が自認するほとんどの薬剤について，被控訴人が主張する基準に則った配列とはなっていない。一定の基準を定め編集しているというのであれば，何故このような基準どおりでない場合が多数生じ，さらにそれが控訴人書籍の配列と一致するのか，疑問である。被控訴人は，「編集作業上のミス」を理由に挙げるが，偶然にすぎる。独自の編集方針に基づき編集を行っているにもかかわらず，「編集作業上のミス」によってたまたま控訴人書籍と似通ってしまったという被控訴人の弁解は，いかにも苦しい言い訳というほかない。
エ見本における一般名の配列について
控訴人が挙げた根拠④につき，被控訴人は，見本作成段階では，薬剤データを作業単位ごとに管理しており，それら相互間の配列を確定することなく編集作業を行っていたとして，被控訴人書籍の編集作業が控訴人書籍の配列を参考に行っていたという前提が誤っている旨主張する。


しかしながら，被控訴人は，見本段階での配列がいかなる理由で，いかなる基準により並べられたものなのか，という肝心の点について，説明を避けている。被控訴人が，「日本医薬品集」のデータを基に，薬剤のデータの編集作業を行っていたとすれば，何故に，見本段階において「日本医薬品集」が採用する５０音順や，被控訴人書籍での配列基準と主張する５０音順の一部変形の順序とは異なる順序になっているのか，また，何故に，配列を参考にしていない控訴人書籍と，その配列が一致することになるのか，説明がつかない。被控訴人書籍の見本の便覧部分に収録されている薬剤の配列は，控訴人書籍においては「カルスロット」と「ニューロタン」の間にいくつかの中分類，小分類に属する薬剤が配置される点が異なるものの，その余の配列は完全に同一であり，偶然というには余りにもできすぎである。
オ索引部分について
控訴人が挙げた根拠⑤について，被控訴人は，控訴人が挙げた控訴人書籍の索引部分の特徴の７要素のうちの１要素のみを取り出し，他の特徴について反論していない。
また，これらの控訴人書籍の索引部分の特徴が，仮に「単なる工夫」レベルのものであったとしても，それにより依拠性の根拠の否定に結びつけるのは飛躍である。通常，書籍の索引は，検索対象の用語とその掲載頁を記載する程度であるところ，控訴人書籍では，検索の便宜のために上記の７要素による工夫を施している。ここで問題とすべきは，それら通常の書籍の索引には見られない特徴が，７要素ともに被控訴人書籍では採用されている点である。
カ漢方薬での「疾患」－「症状」の順の記載について控訴人が挙げた根拠⑥につき，被控訴人は，被控訴人独自の編集方針に基づき，「疾患」－「症状」の記載順序になったもので，その記載順序は控訴人書籍とは無関係である旨主張する。
しかしながら，かかる被控訴人書籍での記載順序が控訴人書籍と一致すること，被控訴人がこれまでに発行してきた「日本医薬品集」や「最新治療薬リスト」では，被控訴人書籍とは異なり「症状」－「疾患」の順序が採られていたこと，他の類書でも「疾患」－「症状」の順序とする例は見られないことに変わりはない。また，依拠を疑わせる他の点でも多くの一致や類似が見られる。
キ漢方薬での「処方名」の配列の一致について
控訴人が挙げた根拠⑦につき，被控訴人は，「桂枝加朮附湯」－「桂枝加苓朮附湯」との配列について，製品番号が共通するからこれを並べて配列したにすぎない旨主張する。
しかしながら，同じ製品番号を有する処方名は，上記のものにとどまらないから，被控訴人の主張には理由がない。
(3)その他の類似点
以上のほか，控訴人書籍においては，１１１９個の漢方製剤及び１９３２個の生薬の中から，３０７個の漢方製剤及び２個の生薬（「ヨクイニンエキス散」，「ヨクイニンエキス錠」）を選択している。これは，類書に見られない控訴人独自の選択であるが，被控訴人書籍においても，控訴人書籍で選択された漢方製剤及び生薬と，完全に一致する選択がされている。
上記事実は，被控訴人が，控訴人書籍の表現内容を認識し，意図的にその表現を利用したことを如実に物語っている。
(4)小括
以上のとおり，依拠性についての被控訴人の反論は，いずれも不合理極まりない。控訴人書籍は，初版発行から約３０年にわたり，医療従事者等の圧倒的な支持を受けて改訂を重ねてきた薬剤便覧のベストセラーである上に，被控訴人書籍は，臨床現場での多種類・多品種の薬剤選択に必要な情報を体系的かつコンパクトに便覧形式で収録する基本的コンセプトを同一にすることから，使用される場面及び読者層が同一で，かつ市場で完全に競合する同種の薬剤便覧であり，かかる同種書籍を作成するに当たり，被控訴人が控訴人書籍を入手し，参考にしなかったことは，およそ考えられない。なお，仮処分段階においては，被控訴人は，控訴人書籍へのアクセスを認めていた。
また，控訴人は，控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択及び配列については，多数の利用許諾契約を締結しており，利用許諾を受けるのが商慣行である。２控訴人書籍一般薬便覧部分の薬剤の選択と配列について(1)控訴人の分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択の意義について控訴人が主張する分類体系に紐付いた個々の具体的薬剤の選択の創作性は，以下のとおりである。
ア控訴人書籍における薬剤選択の特徴
(ア)第１の特徴は，薬剤選択の基準となる独自の分類体系を編み出したことにある。すなわち，薬剤の分類体系それ自体は，控訴人書籍の編集に携わった現場の医療従事者及び編集者による長年の検討によって形成されてきたものであって，薬学的・純理論的な分類でなく，個々の具体的な薬剤を現場で検索することに資する分類である。特に，大大分類から中分類又は小分類までの分類体系の階層性は，個々の具体的な薬剤を選択する際の基準となる。また，控訴人の分類体系は，個々の具体的な薬剤の臨床現場での重要性や使用頻度を重要な基準の一つとして編み出されているので，分類体系を形成する過程で，そもそも臨床現場での重要性や使用頻度が低い類型の薬剤を選択しないための分類体系の構築が行われている。(イ)第２の特徴は，中分類までの分類体系が目次に反映されており，便覧部分においても大分類，中分類，小分類及び一般名までの分類名が表記され，索引部分においても個々の薬剤名や一般名の後ろに大分類名が表記されているなど，独自の分類体系が控訴人書籍の表現形式のレベルにおいて表現されていることである。(ウ)第３の特徴は，編集時点において存在する約２万点の膨大な薬剤の中から，まず，大大分類，大分類，中分類（又は小分類）に入る薬剤は何かという視点で，中分類（又は小分類）ごとに一般名付きで個々の具体的な薬剤群を選択したことにある。構造に基づくもの，作用機序に基づくもの及び効能に基づくものと多様であることからも，明らかである。
(エ)第４の特徴は，中分類又は小分類ごとに選択した後，同じ中分類（又は小分類）に属する薬剤群の中から，控訴人書籍に赤丸表記で掲載する薬剤（商品名）と小活字で掲載する薬剤（商品名）とを選択したことにある。個々の薬剤については，１対１の関係で一般名が付されるので，控訴人書籍では便覧部分において，略称である「商品名」の上に「一般名」を明記するとともに，索引でも一般名による検索を可能としている。他方，一般名が同じでも，複数の製薬メーカーが同じ成分の薬剤を販売していることもあるので，控訴人書籍においては，コンパクト化の要請から臨床現場での重要性や使用頻度，執筆者の意向や読者の要望を考慮して，便覧部分に掲載する薬剤と掲載しない薬剤とを選択している。その意味で，一般名も選択の基準となっている。


イ控訴人書籍における素材の選択によって具現された編集方法素材の選択に関しては，主に上記の特徴のうち，表現形式のレベルで控訴人書籍において表現されている独自の分類体系（第２の特徴）に基づき，中分類又は小分類に属する個々の具体的な薬剤群に該当すると考えられるものを編集者が選択したことであって，これは機械的・自動的に決定されるものではなく編集者の判断が加わること（第３の特徴），選択された薬剤群の中から，コンパクト化の要請や，臨床現場における重要性や使用頻度などの観点から赤丸表記の薬剤として記載する個々の具体的な薬剤と小活字で掲載する個々の具体的な薬剤群を選択し，掲載しない薬剤を選び捨てたことであって，これは機械的・自動的に決定されるものではなく編集者の判断が加わること（第４の特徴）にあり，これが控訴人書籍の選択における本質的特徴となっている。
一般論としては，編集著作物の選択及び配列は，選択された素材の属性を分類することによって配列が決まることが多いが，これに捕らわれて，属性から選択することを否定的に考えるべきではない。
(2)控訴人分類体系の独自性
ア控訴人分類体系の構築
(ア)控訴人分類体系は，個々の具体的薬剤の選択及び配列の創作性の一内容をなしているだけでなく，約３０年間にも及ぶ「今日の治療薬」出版史の中で，莫大な数の読者に受け入れられ，臨床現場において，極めて実践的に機能してきたという確固たる事実がある。これには，一覧性の高い便覧形式や控訴人独自のフォーマットはもちろん，日本標準商品分類（薬効分類）では到底達成することができない簡易迅速な検索を可能にした控訴人独自の分類体系が多大な寄与をしている。(イ)臨床現場の医師は，ある患者に具体的な薬剤を処方する際，誘引因子を特定して，これを除去するように指導するとともに，症状の程度や既往等を確認した上で，適応症，用法・用量，禁忌，副作用等の使用上の注意点，臨床成績，薬効薬理等に注意しながら，複数の薬剤から処方する薬剤を適切に決定しなければならない。
薬剤の特徴，適応症，禁忌，副作用に関する情報が臨床現場で整理されておらず，ケースごとに，膨大な添付文書や解説書を確認しなければならなかった環境下においてはもちろん，日本標準商品分類に基づき整理された書籍等では，臨床現場における簡易迅速な薬剤及び薬剤情報の検索は極めて困難な状況にあった。(ウ)そこで，控訴人は，上記のような臨床現場の医師や薬剤師らの思考過程に適切に沿いつつ，簡易迅速な検索環境を実現するためには，全部の診療科において処方される薬効別による大大分類の薬剤群と，診療科ごとに専門的に処方される部位別・疾患別による大大分類の薬剤群とは，別々にまとめて掲載して配列した方が，関連する薬剤が瞬時に系統立って検索しやすい点に着目し，また，日本標準商品分類においては，様々な階層の複数の箇所に分散して分類されている薬剤について，各種治療における処方実態や治療技術における実践的関連性を重視し，これらを一つの分類にまとめながらある程度の数量をもった階層ごとにまとめることが有用であると考え，多種類・多品種の薬剤をその効用，用途や使用頻度等に応じて，大大分類，大分類，中分類，小分類及び一般名による分類に体系化した５階層の構造を有する独自の分類体系を構築したのである。
イ控訴人分類体系の控訴人書籍における特徴
控訴人分類体系は，１つの薬剤が複数の分類箇所に該当する状況が必然的に生じる。他方で，控訴人書籍は，臨床現場で用いる薬剤便覧という性質上，そのコンパクト化を優先しなければならない。
そこで，控訴人は，複数の効能を有する具体的薬剤については，当該薬剤の臨床現場の重要度合いに応じて主従関係を独自に決定し，主となる効能や作用部位等に該当する中分類等に収録してその薬剤情報を掲載するとともに，従となる他の中分類等では商品名のみを記載し主分類の頁を参照させる方式を原則として採用した。以上のような参照方式は，控訴人分類体系から生じる薬剤情報の重複問題と控訴人書籍のコンパクト化の要請を解決するために考案された控訴人書籍の顕著な特徴である。
ウ独自性
控訴人書籍が出版された当時，このような類書は全く存在しておらず，控訴人が独自の分類体系を作成した上，薬剤便覧部分において，高度の創作性を発揮しつつ，かかる分類体系に紐付けて個々の薬剤を選択及び配列してきたもので，控訴人書籍の薬剤便覧部分はその歳月と膨大な労力及び知的作業を抜きにしては創作できなかったものである。そして，控訴人は，控訴人書籍初版の分類体系，個々の薬剤の選択又は配列を単に維持するのではなく，各年度版の編集において，前年版の分類体系，個々の薬剤の選択又は配列の見直しを行い，編集を積み重ねた。その結果，控訴人書籍における分類体系は，臨床に携わる多忙な臨床医が個々の具体的な薬剤を処方する際又は医療従事者が個々の具体的な薬剤を調べる際，どういう分類体系が最も使いやすく，簡便に個々の具体的な薬剤を検索しやすいかを綿密に検討してたどり着いた高度の創作性を有する独自の分類体系となった。また，控訴人書籍は，同分類体系を具体的に表現した目次や便覧部分のインデックスと，かかる目次に表現された控訴人独自の分類体系に紐付けられて個々の具体的な薬剤を選択及び配列した体系的な表現形式である便覧部分とが相まって，読者である臨床医を始めとする医療従事者たちに長年にわたって支持されてきた高度の創作性を持った編集著作物となっている。
(3)具体的薬剤選択の同一性について
ア原判決の誤り
原判決は，控訴人分類体系が具体的薬剤の選択において果たす役割の判断を誤っている。
また，原判決は，具体的薬剤同一性判定表（甲５３）につき，その判定結果から直ちに控訴人が主張する控訴人書籍一般薬便覧部分の個々の具体的な薬剤の選択における創作的表現が被控訴人書籍一般薬便覧部分において利用されているものと認めることはできないとした。しかしながら，控訴人書籍一般薬便覧部分における「薬剤名」欄において，小活字で掲載した薬剤については，ジェネリック医薬品という特性から，同一の商品名で特定される具体的な薬剤全て（存在する剤形等の全て）が選択されているのであり，その判定は，控訴人書籍における省略表記である商品名レベルで対比した場合と実質的意味はほとんど変わらず，甲４０等により判定済みと評価することができるのであるから，甲５３において改めて比較対象とする必要がない。
イ本質的特徴の維持


被控訴人書籍における選択は，まず，控訴人書籍と同一の大大分類，大分類及び中分類を採用して，その順序を入れ替えたにすぎない５層の分類体系を採用するとともに（これは目次にも示されている。），便覧部分においても，これと同一の大分類，中分類又は小分類を記載していることから，控訴人書籍の前記第２の特徴を十分に直接感得させ得るものである。また，被控訴人書籍は，中分類又は小分類に属する個々の具体的な薬剤群の選択においても，控訴人書籍の中分類又は小分類に属する薬剤と同一の薬剤を選択した上で，若干の修正を加えたもので，控訴人書籍の前記第３の特徴を十分に直接感得させ得るものである。さらに，控訴人書籍が赤丸表記で選択した薬剤と同一の薬剤を選択し，小活字で掲載した個々の具体的な薬剤も同一の薬剤を選択した上で修正を加え，さらに掲載しない薬剤を取捨したことも同一であることから，控訴人書籍の前記第４の特徴も十分感得し得るものである。よって，控訴人書籍における素材の選択における本質的特徴は同一といわざるを得ない。
仮に素材の選択の一部に変更があったとしても，全体の分量から比較すると僅かであり，その余の大部分は同一の選択であることから，控訴人書籍における選択の本質的特徴は十分維持されている。
以上のように，原判決は，控訴人一般薬便覧部分における個々の具体的薬剤の創作的な選択における同一性について，控訴人が提出した証拠を読み誤り適切に評価することなく，実質的には具体的薬剤選択の同一性における判断を遺漏している。
(4)具体的薬剤配列の本質的特徴について
ア編集著作物の創作性
編集著作物の素材が千，万単位となる場合，素材の直接的な順序によって創作性が肯定される単純なものではない。編集物に具現されたより抽象的なレベルの素材の選択，配列に創作性が認められることもあり，配列における本質的特徴をどう捉えるかについて，直接的順序にのみ拘泥せず，編集物自体に焦点を当て，その全体的観察により素材の配列の創作性を検討する手法がとられている。人間が直接知覚できる情報の前後，上下，左右という空間的な順序を前提として，効率的に素材を検索できるように，素材の配列に際して，収集，選定した素材を整理統合するために，素材の項目，構造，形式等を決定してフォーマットを作成し，また，素材の分類体系を決定して配列することは，編集著作物としては当然にあり得る。同配列が具現された分類体系として創作性が認められる限り，編集著作物として保護されるべきである。
イ控訴人書籍の編集方法
控訴人書籍における「素材の配列によって具現された編集方法」は，素材の配列に関し，①便覧部分における控訴人独自のフォーマット，②控訴人書籍の独自の５層の分類体系，③控訴人独自の分類体系に基づく目次，④控訴人独自の索引という４つの要素を機能的に結合させながら，前記の選択方法によって選択した具体的薬剤を配列している点にある。
ウ控訴人書籍の本質的特徴
これらの諸要素のうちの控訴人書籍における素材の配列の本質的特徴の第１は，上記イ②の独自の分類体系に基づいて，中分類又は小分類に属する薬剤群を配列したことにある。
素材の配列の本質的特徴の第２は，中分類又は小分類に属する薬剤群を一般名に基づいて配列するに際し，一般名（和名）による５０音順などのありふれた配列ではなく，各中分類（小分類がある場合には小分類）のブロックの中での薬剤の重要度・使用頻度，便覧使用時の薬剤の比較のしやすさ等に応じて，個々の薬剤を独自に配列している点である（以下，この最終段階における具体的薬剤の外面的かつ表面的な配列を「最終配列」という。）。
以上のとおり，控訴人書籍における具体的薬剤の配列は，分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択行為が終了した段階で，最終配列行為を残してほぼ終了しているとともに，最終配列行為にも多大な影響を及ぼすものであるから，控訴人書籍の素材の配列行為に実際に具現された控訴人分類体系は，控訴人の具体的薬剤配列における表現上の本質的特徴の重要な１つというべきである。
(5)具体的薬剤配列の同一性について
ア原判決の誤り
控訴人書籍一般薬便覧部分と被控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤配列の同一性を，具体的な配列結果としての具体的薬剤の外面的かつ表面的な配列順序だけでもって判断することは誤っており，控訴人分類体系は読者の機能的な検索思考体系を形成しており，控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤配列の同一性は，読者の思考体系を基準に判断するべきである。
また，原判決が，分類項目の入替えやそれに伴う具体的薬剤の配列順序について，被控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤の配列順序から，控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤配列の本質的特徴を直接感得することはできないと判断し，甲５６を適切に評価しなかったことは，誤りである。
そして，控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤の配列と，被控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤の配列においても，分類項目の入替えとそれに伴って変更する素材の配列の関係は，素材配列の複製又は翻案にすぎない。
イ本質的特徴の維持
被控訴人書籍における配列は，まず，中分類又は小分類に属する個々の具体的な薬剤群の配列においても，控訴人書籍の中分類又は小分類に属する薬剤と同一の薬剤を控訴人書籍と同様，関連する分類ごとに配列していることから，控訴人書籍の配列の前記第１の特徴を十分に直接感得させ得るものである。また，一般名及び具体的な薬剤については，原則として５０音順の基本配列としているため，控訴人書籍との外面的かつ表面的な配列順序に違いはあるものの，５０音順自体は創作性が認められない配列基準である上に，実際の薬剤検索の際，控訴人書籍の分類体系と同一の分類体系を反映した目次により中分類の該当頁まで導かれた時点で，一般名以下の具体的薬剤の検索はほとんど完了することから，一般名以下の具体的薬剤配列における創作性価値が，被控訴人書籍の具体的薬剤配列における創作的価値に及ぼす影響がそれほど大きくない点で同一であり，かつ読者は一見して，単に一般名以下の薬剤の並び順を５０音順に変更したにすぎないことが分かることから，控訴人書籍の配列の前記第２の特徴を直接感得させ得るものである。したがって，控訴人書籍と被控訴人書籍における素材の配列における本質的特徴は，実質的には同一と言わざるを得ない。しかるに，原判決は，配列結果としての裸の具体的薬剤の外面的かつ表面的順序のみを対比し，甲５６についての具体的な判断を避けており，誤りである。
ウ改訂版具体的薬剤対比表の提出
控訴人は，控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤の選択及び配列の創作性及び同一性を明確に立証するため，新たに「改訂版具体的薬剤対比表」（甲７９）を提出し，そこにおいて，控訴人書籍及び被控訴人書籍における分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択及び配列が，「日本医薬品集」のそれとどのように異なっているのかについても，比較している。


エ被控訴人書籍における，具体的薬剤の配列変更におけるアルゴリズム被控訴人書籍における，具体的薬剤の配列変更におけるアルゴリズムは，①まず，大分類内の中分類の入替え等により分類項目の配列が一部変更されたことに伴う薬剤群の配列変更をした上で，②次に，控訴人書籍における中分類（又は小分類）以下の一般名の配列を５０音順にし，③当該一般名内における代表薬及び新薬の具体的薬剤の配列を一部のみ変更する，というものである。いずれもありふれた些細な変更であり，創作性が認められないことは明らかであるが，改訂版具体的薬剤対比表（甲７９）では，①分類項目の数列化，②具体的薬剤の通し番号の付番，③一般名以下の具体的薬剤配列の一致率の算出により，被控訴人書籍が，上記アルゴリズムに従って控訴人書籍の具体的薬剤配列を変更した形跡を容易にたどることができるようにした。
これによれば，たとえ一般名の配列が５０音順に変更されていたとしても，薬剤の専門的知見を有する医療従事者で控訴人書籍を使用してきた者にとっては，①被控訴人書籍において控訴人書籍の中分類の順序が完全に維持されており，②一般名の順序変更は見開き数頁内でのことであり，控訴人書籍との差異は些細なものにすぎないことが容易に認識できること，③一般名以下の具体的薬剤の配列順序が一致していることから，控訴人書籍の具体的薬剤配列における外面的かつ表面的な表現形式を覚知し，その本質的特徴を直接感得できることは明らかである。改訂版具体的薬剤対比表等（甲７９，８０）から明らかなとおり，大分類ごとの具体的薬剤の一致率は，１００％が８分類（分類基準を考えない場合は９分類），９０％以上１００％未満が２８分類（分類基準を考えない場合は３０分類），８０％以上９０％未満が２０分類（分類基準を考えない場合は１７分類）も存在し，８０％を下回るものは，僅か７分類にすぎない。控訴人書籍全体における分類基準に紐付いた具体的薬剤の一致率を算定した場合には，約９０％になる（分類基準を考えない場合には約９１％）。これはすなわち，被控訴人書籍において選択された具体的薬剤のほとんどが，控訴人書籍と同一又は類似の分類基準に紐付いて選択及び配列されていることを意味するものであり，被控訴人書籍の具体的薬剤の選択及び配列が，控訴人書籍の表現形式及び内容を覚知させるとともに，その本質的特徴を直接感得させることは明らかである。
オ被控訴人は，改訂版具体的薬剤対比表にはいまだに７５４箇所に誤りがあるから証拠価値が全くないと主張して，乙９７及び乙９８を提出したが，以下のとおり，被控訴人の上記検証は極めて杜撰であり，全く反論の体を成していない。(ア)甲７９の判定においては，控訴人書籍の大分類Ａに収載された具体的薬剤αが，被控訴人書籍の大分類Ａでも収載されているか否かが重要なのであって，大分類Ｂに具体的薬剤αが収載されているか否かは，大分類Ａにおける判定の判断に何ら影響しない。被控訴人は，控訴人の判定に対する上記考え方をねじ曲げて理解しており，この誤解は，分類体系に基づいて，大分類ごとに判定するという甲７９の判定方法に対する認識の誤りから生じているものである。被控訴人が，控訴人の判断が不当であると判断した５２０箇所のうち，①控訴人書籍と被控訴人書籍とでは別の薬効分類に収載されていることが一見して明らかであるにもかかわらず，何らの理由もなく選択が「一致」していると判定している９７箇所，②甲７９では「４：控訴人の書籍では選択しているが，被控訴人の書籍では選択していない薬剤」と判定されているが，実際には，被控訴人書籍では控訴人書籍と別の薬効分類に収載されている具体的薬剤１６２箇所，③甲７９では「５：被控訴人の書籍では選択しているが，控訴人の書籍では選択していない薬剤」と判定されているが，実際には，控訴人書籍では被控訴人書籍と別の薬効分類に収載されている具体的薬剤２３１箇所の合計４９０箇所は，上記誤りに基づくものであり，甲７９の証拠価値を何ら減殺しない。また，④商品名を恣意的に混同することにより，具体的薬剤が中止・経過措置・新薬であるとして比較対象外と判定している２１箇所については，控訴人は，控訴人書籍及び被控訴人書籍並びに日本医薬品集データベース記載の商品名，製造会社名及び剤形から，合理的に控訴人書籍及び被控訴人書籍収載の具体的薬剤の合致を判断しており，恣意的に混同しているという批判は当たらない。(イ)被控訴人は，控訴人が具体的薬剤数のカウント方法を恣意的に変更している箇所が１０８箇所ある旨主張する。
しかしながら，控訴人は，控訴人書籍及び被控訴人書籍並びに日本医薬品集データベース記載の商品名，製造会社名及び剤形から，合理的に控訴人書籍及び被控訴人書籍収載の具体的薬剤の合致を判断しているのであり，何ら恣意的なものではない。
(ウ)被控訴人は，「商品名対比表」等において判定の対象とされていたにもかかわらず，甲７９では何らの理由も明らかにすることなく判定の対象とされていない具体的薬剤が６５箇所存在すると主張する。
しかしながら，被控訴人の指摘のうち明らかに誤っているものが３５箇所あり，その他の３０箇所について判定を追加又は変更した場合においても，選択一致率に対する影響が極めて小さいことは明らかである。
(エ)被控訴人は，控訴人が明らかに恣意的な判定を行っていると認められる箇所が６１箇所存在するとして，これらの具体的薬剤は，他の控訴人書籍薬剤便覧と異なるレイアウトで掲載されており，一般名ないし中分類も設定されていないから，他の品目と同列に扱うべきではないと主張する。
しかしながら，具体的薬剤の選択及び配列自体を対比する際に，薬剤便覧のレイアウトが多少異なっていたとしても，そのカラムの構造からすれば，当該薬剤便覧部分に掲載された具体的薬剤の一般名ないし中分類が何であるかは，一見して明らかであり，掲載されている具体的薬剤の特定も容易である。したがって，この点については，甲７９の証拠価値を何ら減じるものではない。(オ)さらに，被控訴人は，控訴人書籍の大分類における具体的薬剤の選択には創作性がなく，被控訴人書籍の大分類における具体的薬剤の選択は控訴人書籍のそれに基づくものではないと主張し，乙９９を提出する。しかしながら，控訴人分類体系から大分類のみを取り出して日本標準商品分類と対比し，控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択及び配列に創作性がないとする考察方法自体に問題があり，およそ証拠価値のないものである。また，乙９９による選択一致率の算定方法は杜撰極まりなく，その算定結果である数値自体の証拠価値も皆無である。
３控訴人書籍漢方薬便覧部分の薬剤の選択と配列について(1)控訴人書籍漢方薬便覧部分の処方名及び薬剤の選択の創作性について
ア原判決の誤り


原判決には，①漢方処方名の選択における創作性を判断する際の母数の認定，②編集著作物における素材選択の創作性の評価対象（方法），③控訴人書籍の漢方薬便覧部分における一体的な素材の選択が類書と異なる独自の選択であることの看過，④ヨクイニンエキスを漢方薬として選択した類書の認定，⑤漢方３社の市場シェア等に関する証拠評価及び事実認定，⑥漢方３社が販売していない９つの処方名にはそれぞれ販売されている薬剤が１つしか存在しないとした認定等の点において，誤りがある。
イ控訴人書籍の漢方処方名及び具体的薬剤選択の本質的特徴について控訴人書籍の漢方処方名及び具体的薬剤選択の本質的特徴は，以下の要素から構成されるものである。
(ア)漢方処方名（医療用漢方処方名及び生薬処方名）選択の創作性①日本標準商品分類「５２」及び「５９」に所属する医療用漢方処方名の１４８個（ビスキンサン製剤を除く。）を選択し，②日本標準商品分類「５１」及び「５９」に所属する生薬処方名の母数１９４個から，臨床現場の重要性等を考慮して取捨選択した上で，ヨクイニンエキス１個のみという類書に見られない独自の選択をし，③上記①と②の行為を，同じ大分類「漢方薬」に分類するものとして，同時一体的に選択し，３４３個の母数から，１４９個という控訴人書籍漢方薬便覧部分における独自の処方名組合せを選択している。
(イ)漢方処方名に属する具体的薬剤（漢方薬剤及び生薬）選択の創作性①選択した処方名について，販売会社が１社しかない薬剤については，当該漢方薬剤及び生薬を販売会社のいかんにかかわらず選択し，②選択した処方名について複数の漢方薬販売会社から漢方薬剤が販売されている処方名については，臨床現場の使用頻度や重要性を考慮しながら，情報量が増えることを避け一覧性の機能を維持するために，漢方薬メーカー大手で市場シェアが３位とも評価され漢方薬業界で重要な役割を担う大杉製薬株式会社（大杉）さえもあえて排除し，漢方３社（株式会社ツムラ（ツムラ），カネボウ株式会社（現商号：クラシエ製薬株式会社。カネボウ又はクラシエ），小太郎漢方製薬株式会社（小太郎）の３社）のいずれかが販売している薬剤が存在する限り，漢方３社の販売する薬剤を全て選択して，漢方３社以外の販売会社が販売する薬剤をあえて選択しないという，独創的な選択を行い，③選択した処方名について，漢方３社が販売していない処方名に属する薬剤については，臨床現場の必要性や読者の要望を考慮して，販売会社の信用性にも着目して薬剤を選択し，④上記①ないし③を同時一体的に選択し，３０５１個の母数から，３０９個という控訴人書籍漢方薬便覧部分における独自の薬剤組合せを選択している。
ウ小括
以上のとおり，控訴人書籍の漢方薬便覧部分の一体的な素材の選択（組合せ）は，類書とは異なる独自性の高いものであって，かつ，その選択には極めて広い幅があることは明らかであるから，控訴人書籍の漢方薬便覧部分の処方名及び具体的薬剤の選択には，高い創作性が認められることは明らかである。したがって，これを否定する原判決の創作性の判断は，誤りである。
(2)控訴人書籍漢方薬便覧部分の処方名及び薬剤の配列の創作性について
ア漢方薬剤の配列の創作性について
控訴人書籍上で展開されている，①便覧部分における控訴人独自のフォーマット，②控訴人書籍の独自の分類体系，③処方名の配列の独自性及び④独自の索引部分，これらをそれぞれ組み合わせて行われた控訴人書籍の処方名及び具体的な薬剤（漢方薬）の配列は，人間が直接知覚できる情報の前後，上下，左右という空間的かつ物理的な順序において，他の類書と顕著に異なる控訴人独自の配列態様になっている。このような控訴人独自の漢方の処方名及び具体的薬剤の配列には顕著な創作性が認められるにもかかわらず，原判決は，具体的薬剤の配列については創作性の判断を遺漏している。
イ配列の本質的特徴
(ア)控訴人書籍における漢方処方名及び漢方の具体的薬剤の配列の本質的特徴の第１は，便覧部分において，選択された漢方処方名及び個々の具体的な漢方の具体的薬剤を臨床現場において容易に検索できるように，一覧性の高い便覧形式，控訴人独自のフォーマット，更には独自の索引を用いて配列した点にある。すなわち，３つのカラムを有する一覧表形式を採用し，左側に「薬剤名」欄を配置し，「薬剤名」欄を処方名ごとにカラムを区切り，その冒頭に漢字の処方名を太字で，かつ，その読みをルビを振ってカタカナで記載する表現形式をもって，漢方処方名を配列した。また，索引で漢方処方名を検索できるようにした。加えて，漢方処方名の下に，配列された漢方処方名に属する漢方の具体的な薬剤を配列することとし，配列に際しては漢方の添付文書記載の正式な商品名をそのまま記載することをせず，控訴人書籍を臨床現場で使いやすいコンパクトな薬剤便覧とするために，「処方名」，「製造販売会社名」及び「剤形」から特定される薬剤を，「処方名」の下に製造販売会社名及び剤形を表記することとして配列した。したがって，選択された漢方処方名及び個々の漢方の具体的薬剤の配列については，便覧部分において用いられている上記ア①の控訴人フォーマット及び④の索引部分が必要不可欠であって，控訴人フォーマットや索引部分は単なるアイデアのレベルを超えて，配列の表現形式となっているものというべきである。(イ)漢方処方名及び漢方の具体的薬剤の配列の本質的特徴の第２は，処方名を配列するに際し，控訴人独自の配列として，５０音順の配列に組み合わせて４箇所の漢方処方名の配列のみを５０音順を崩して配列した点にある。かかる漢方処方名の配列については，薬効や漢方基本方剤分類を考慮した上でのものである。
ウ原判決の誤り
編集著作物における素材配列の創作性は，具体的な配列表現において数種類の思想が複合する場合には，当該複合的な思想によって最終的に配列される最初から最後までの全体的な配列が評価対象とされるべきである。上記全体的な配列とは，最終的に表現された一体的な配列を意味し，ここには，①基本思想となる配列における創作性，②ある思想に基づく配列部分変更における創作性にとどまらず，③これらの思想によって表現される素材の最初から最後までの全体配列における創作性も存在する。


漢方処方名の配列方法として，基本思想を５０音順とする行為自体は類書にも見られるところ，どの部分をいかなる思想に基づき，いかなる順序に崩すべきか，という配列行為には，例えばその生薬の組成構造の捉え方（着眼の仕方）次第で，複数の配列表現が存在する。原判決は，上記の点を看過し，控訴人書籍漢方薬便覧部分における処方名の配列を，５０音順の配列と５０音順部分を崩した部分を分断し，別個独立に創作性を判断した上でこれを否定しており，誤りがある。エ歴史的，経験的実証に基づく生薬の薬効及び基本方剤分類を考慮した配列漢方処方は，歴史的，経験的な実証に基づく薬効，中心的な役割を果たす主薬，基本方剤等，複数の分類基準によって区別される上に，基本方剤に新たな薬効を持つ生薬が加味されることで，多くの漢方処方に派生するという関係にあるから，何を基礎的な処方と捉え，応用的な処方と捉えるべきかにおいては，歴史的重要性があり，薬効分類や基本方剤分類等にどこまで忠実に従うべきかという極めて個性的な思考作業が必要になる。
５０音順を崩した４箇所の配列は，上記のような歴史的，経験的実証に基づく生薬の薬効及び基本方剤分類を考慮した配列である。
オ「桂枝加竜骨牡蛎湯」－「桂枝加朮附湯」－「桂枝加苓朮附湯」の配列控訴人は，生薬の組成構造に着目し，鎮痛作用のある生薬「ブシ末」が含まれていない点に着目して，５０音順を崩して配列している。すなわち，「漢方医学のバイブル」の一つと言われる「傷寒論」及び「金匱要略」に記載された漢の時代から伝わる歴史的な処方であるために臨床現場においてより頻繁に用いられている「桂枝加竜骨牡蛎湯」を先に配列することとしたものである。
カ「桔梗湯」－「桔梗石膏」の配列
両者は，いずれも生薬「桔梗」を含む漢方製剤であり，咽喉における症状に用いられる点で共通している。「桔梗湯」は，「漢方医学のバイブル」の一つである「傷寒論」及び「金匱要略」に記載された漢の時代から伝わる歴史的な処方であり，喉痛等に対して処方する機会が極めて多いのに対し，「桔梗石膏」は，原典を有しない比較的新しい処方であるため，まず「桔梗湯」の処方を考えることが臨床現場においては通常である。また，「桔梗湯」は，単体で処方されることが多い漢方製剤であるが，「桔梗石膏」は，他の漢方製剤と共に処方されることが多い漢方製剤であるため，まず単体で処方することのできる「桔梗湯」を前にもってくることが臨床現場における使用に資する。そこで，控訴人書籍においては，臨床現場の使用実態に即した配列にしたものである。
キ「ヨクイニンエキス」の配列
「ヨクイニンエキス」を最後に配列している書籍は，控訴人書籍以外には全く存在しない。控訴人は，ヨクイニンエキスが生薬製剤であることに着目し，また，皮膚科用剤として選択することもある薬剤としての個性を際立たせるために，あえて最後尾に配列したものであり，配列における創作性が認められる。ク以上のとおり，控訴人書籍漢方薬便覧部分の薬剤の配列の創作性について，判断を看過した原判決には，誤りがある。また，控訴人書籍漢方薬便覧部分の漢方処方名及び具体的薬剤の配列には，創作性が認められることは明らかであって，漢方処方名の配列について創作性を否定した原判決の判断には，誤りがある。４控訴人書籍漢方薬便覧部分の薬剤情報の選択と配列について
(1)漢方薬薬剤情報の選択の創作性について
原判決は，控訴人が，薬剤情報として具体的に選択した情報の性質のみをもって，薬剤情報選択の創作性を判断した。しかしながら，控訴人は，コンパクト化の要請を満たすため，極めて重要な薬剤情報である「慎重投与」情報をあえて掲載しないという選択行為もしているのであり，薬剤情報選択の創作性判断においては，この点も含めて考慮するべきである。
(2)漢方薬薬剤情報の配列の創作性
薬剤情報を掲載する書籍である以上，添付文書に記載された薬剤情報の配列に忠実に記載することが求められることが自明な状況の中で，添付文書記載の薬剤情報の配列における拘束から離れるという発想に基づき実際に表現することは容易ではなく，類書では採用されていない控訴人独自の配列にしたものである。これらの事情を全く顧慮しないまま，単なる二者択一の議論によって創作性を否定した原判決の判断は誤っている。
〔被控訴人の主張〕
１依拠性
(1)類似性と依拠性は全く別の要件であり，それぞれ別個に判断されるべきものであるから，一般的に依拠性が高いからといって類似性が認められやすくなるとはいえない。この点をさておくとしても，本件においては，被控訴人書籍は，控訴人書籍に類似していないから，依拠性を検討するまでもない。(2)被控訴人書籍は，控訴人書籍に依拠したものではない。被控訴人書籍は，被控訴人発行に係る「日本医薬品集」及び「薬効・薬理別医薬品事典」を基に編集されたものであり，被控訴人書籍に実際に掲載されている具体的薬剤の情報は，いずれもこれらの書籍に掲載されているものである。被控訴人が被控訴人書籍を編集するに当たり，極めて網羅性の高い自社の上記書籍に依拠することは当然であり，これらの書籍は控訴人書籍より情報量も多いから，あえて控訴人書籍に依拠する必要性など全くない。
(3)なお，控訴人は，控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択及び配列については，多数の利用許諾契約を締結していると主張するが，控訴人が挙げる証拠には，控訴人のデータベースに関する利用許諾に関するもの等が含まれており，編集著作物の利用許諾ではない。また，控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択及び配列について，事実上，利用許諾を得ている企業が存在するからといって，法律上，直ちに控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択及び配列が創作性を有する著作物として保護されるということにはならない。
２控訴人書籍一般薬便覧部分の薬剤の選択と配列について(1)控訴人分類体系に紐付いた具体的薬剤の選択の意義についてアそもそも，控訴人分類体系に紐付けた形での選択なるものが一体何を指すのかが明らかではなく，控訴人の主張は意味不明である。この点，編集著作物において選択結果の創作性及び同一性の検討対象となるのは，問題となる著作物に実際に掲載された素材の選択結果（個々の素材の集合体）である。このような素材の選択結果は，どのような選択過程によって選択されたかにかかわらず，客観的・一義的に特定することができるものであって，特定の分類体系との関連とは無関係である。したがって，素材の選択結果が分類体系と紐付けられている云々を議論する必要はない。
結局，このような主張は，実質的には，アイデアにすぎない控訴人分類体系それ自体を保護すべきであるというものである。
イ控訴人が控訴人書籍における具体的薬剤選択の特徴として４つの点を挙げるが，これらは，いずれも，控訴人分類体系が控訴人書籍における具体的薬剤選択の創作性に寄与していると主張するものにすぎない。
(ア)控訴人が第１の特徴とする点（控訴人分類体系）は，正に，控訴人分類体系が控訴人書籍における具体的薬剤選択の創作性に寄与しているというものである。


(イ)第２の特徴とする点（目次，便覧部分及び索引部分）について，目次，便覧部分及び索引部分それ自体は，具体的薬剤の選択結果とは無関係である。結局のところ，控訴人は，第１の特徴と同じ主張を繰り返しているにすぎず，実質的には，控訴人分類体系それ自体の保護を求めるものである。
(ウ)第３の特徴とする点（大大分類，大分類，中分類又は小分類に入る薬剤は何かという視点で，中分類又は小分類ごとに一般名付きで個々の具体的な薬剤群を選択したこと）も，意味不明であり，単に控訴人分類体系の独自性を主張しているにすぎない。また，結局，第１の特徴と同じ主張を繰り返しているにすぎない。(エ)第４の特徴とする点（赤丸表記で掲載する薬剤と小活字で掲載する薬剤を選択した点）は，選択した後の薬剤をどのように表記するかという表記上の工夫の問題にすぎず，具体的薬剤選択結果の創作性とは無関係である。
(2)控訴人分類体系の独自性について
ア控訴人は，控訴人分類体系について，控訴人独自のものであると強調するが，これは誤りである。控訴人分類体系は，既存の分類体系，特にＷＨＯ（世界保健機関）が公表している医薬品分類体系や日本標準商品分類に類似する点が多々あり，決して控訴人独自のものではない。
控訴人分類体系の大分類６８のうち，その３分の２以上に当たる４６分類は，日本標準商品分類の分類名をそのまま引き写したものか，日本標準商品分類に依拠して類似の名称を付したものであり，独自のものではない。イそもそも，控訴人書籍や被控訴人書籍のような医薬品便覧は，医療情報の提供を目的とするものであり，そこに記載された情報の正確性，統一性や，検索のしやすさ等の実用性が高度に求められる類のものであること，また，掲載される医薬品情報やその分類体系，編集方針は，一般の医療従事者であれば誰でも持っている医学的知見に基づく必要があることからすれば，医薬品便覧における医薬品の分類体系は，おのずから一定の幅の範囲内に収束して，いずれの医薬品便覧においてもある程度は互いに似通ったものにならざるを得ない。控訴人分類体系も上記のような観点から，ＷＨＯが全世界に発信しているＡＴＣ分類体系等の他の分類体系を参考にしながら作成されたと思われるから，決して控訴人独自のものではなく，少なくとも，著作権法により控訴人が独占することが許されるべきものではない。
(3)具体的薬剤選択の同一性について
ア具体的薬剤選択の同一性の検討対象について
編集著作物において選択結果の創作性及び同一性の検討対象となるのは，問題となる著作物に実際に掲載された素材の選択結果（個々の素材の集合体）である。このような素材の選択結果は，どのような選択過程によって選択されたかにかかわらず，客観的かつ一義的に特定することができるものであって，特定の分類体系との関連とは無関係である。したがって，素材の選択結果が分類体系と紐付けられている云々を議論する必要はない。
分類体系が素材の選択結果に影響を及ぼすことがあるとしても，特定の分類体系に従って選択を行った結果，素材の選択結果それ自体が創作性を有することがあり得るというにすぎないのであって，問題となるのは，あくまでも裸の素材の選択結果である。編集著作物の創作性や同一性を検討する際に問題になるのは，あくまでも，素材の選択結果それ自体であって，分類体系は，いわば間接的に考慮されるにすぎない。
そして，具体的薬剤の選択結果の点において，控訴人書籍及び被控訴人書籍の選択結果が同一でもなく，類似もしていないことは明らかである。イ商品名対比表等（甲４０，４５～４７）について商品名対比表には，具体的な剤形名が記載されていないのであるから，具体的な剤形を踏まえたレベルで具体的薬剤の選択の同一性を確認することができず，証拠としての価値を有しないことは明らかである。剤形を捨象した商品名を記載するだけでは，具体的な剤形まで踏まえた具体的薬剤のうち，どれが選択されているかが明らかにならない。
ウ改訂版具体的薬剤対比表等（甲７９～８１）について   ア)改訂版具体的薬剤対比表では，控訴人収載薬剤数が，商品名対比表で示された９９９２個から１万３４１４個に大幅に増加している。これは，控訴人が，控訴人書籍において，「参照」として収載されている具体的薬剤を二重に計上したことに基づくものであるが，そもそも「参照」による具体的薬剤の再掲は，書籍に掲載することを選択した具体的薬剤をどの箇所に表記するかという，配列に関する事項であって，「参照」として収載されている具体的薬剤をダブルカウントしてしまっては選択された素材の正確な数が把握できないのは明らかである。(イ)甲７９の判定は，商品名対比表における判定と比較しても，より恣意的である。すなわち，甲７９では創作性の判断を含むものへと変更され，控訴人の独断的，恣意的な判断が加わっているため，そもそも証拠価値が著しく低いものである。(ウ)改訂版具体的薬剤対比表の検証結果は，①両書籍で明らかに別の薬効分類に収載されているにもかかわらず，控訴人が「一致」，「比較対象外」，「どちらかの書籍では選択されていない」などと不当に判定している箇所（５２０箇所），②控訴人が具体的薬剤数のカウント方法を恣意的に変更している箇所（１０８箇所）を始め，７５４箇所については，なお不当な判定のままである。(エ)上記のとおり，甲７９では，ある具体的薬剤が，控訴人書籍と被控訴人書籍とでは，別の薬効分類に収載されていることが一見して明らかであるにもかかわらず，特段の理由なく選択が「一致」していると判定されているものや，控訴人書籍の薬効分類において選択されている具体的薬剤について，被控訴人書籍では明らかに別の薬効分類で選択されているにもかかわらず，その点を無視して「一致」していると判定されているものが散見される。また，控訴人は「参照」として挙げた具体的薬剤をダブルカウントしたり，商品名の英字や数字が異なる別商品を恣意的にカウントしたりするが，これらの点を適正に是正した上で，甲８０で「選択一致率（分類を考慮しない）」が１００％であると判断された薬効分類について，控訴人書籍と被控訴人書籍の具体的薬剤を改めて比較検証したところ，１００％の一致率が追認された薬効分類は，２個のみであった。
(オ)具体的薬剤一致率一覧表（甲８０）及び一般名以下薬剤配列一致率一覧表（甲８１）は，甲７９に基づき作成されたものであるところ，甲７９には証拠としての価値は全くないから，これに基づき作成された甲８０及び甲８１にも，証拠としての価値は全くない。


また，甲８０における具体的薬剤の一致率の計算方法では，「被控訴人書籍には収載されているが，控訴人書籍には収載されていない具体的薬剤」が，両書籍の選択の一致率を計算する際に完全に無視されているなど，極めて不当である。(カ)控訴人が，選択一致率が１００％であると主張する９個の大分類における具体的薬剤の選択は，それぞれの具体的薬剤の添付文書の記載を参照した上で機械的に選択されたにすぎないものとしか考えられないから，控訴人書籍における具体的薬剤の選択に創作性は認められない。すなわち，各具体的薬剤については，製薬会社が添付文書を作成しているところ，添付文書には，具体的薬剤の「効能・効果を端的に表現した薬効」（以下「標榜薬効」という。）が記載されており，控訴人書籍における大分類ごとの具体的薬剤の選択のほとんどが，各具体的薬剤の添付文書に記載された標榜薬効を基準に選択されており，当該分類には創作性は認められない。また，被控訴人書籍の各大分類における具体的薬剤の選択は，具体的薬剤の添付文書に記載された標榜薬効を参考として選択しているので，ある程度，控訴人書籍の各大分類における具体的薬剤の選択と類似するが，控訴人書籍には選択されていないが，被控訴人書籍には選択されている具体的薬剤が相当数あることからすれば，被控訴人書籍の各大分類における具体的薬剤の選択が控訴人書籍に依拠したものでないことは明らかである。
エ分類体系の類似性について
控訴人書籍と被控訴人書籍の分類体系は，項目名及び項目数，項目分けの方法，項目の配列が異なり，類似していない。控訴人書籍と被控訴人書籍の分類体系は，大大分類の個数こそ同一であるが，大大分類の配列や項目分けの方法が異なること，大分類及び中分類についても，項目名及び項目数，項目分けの方法，項目の配列が異なることから，類似していないことは明らかである。また，控訴人書籍と被控訴人書籍とでは，具体的な一般名に属する薬剤名のレベルで見ても，相違点が多々存在する。
オ小括
上記のとおり，控訴人書籍及び被控訴人書籍の具体的薬剤選択の結果が同一又は類似とは認められない。そもそも，控訴人書籍及び被控訴人書籍は，いずれも，携帯用のコンパクトサイズの医薬品便覧であり，限られたスペースに可能な限り多くの医薬品情報を掲載しなければならない書籍であるという点で共通する以上，選択される具体的薬剤が一定程度共通するのは当然のことである。(4)控訴人書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤配列の本質的特徴についてア編集著作物において保護されるのは，あくまでも素材の配列であり，これは，人間が直接知覚できる情報の前後，上下，左右という空間的又は物理的順序を意味し，データベースにおける「体系的な構成」とは異なる概念である。控訴人の主張は，編集著作物とデータベースを混同するものであり，失当である。イ控訴人が主張する配列の本質的特徴の第１（控訴人分類体系に基づいて具体的薬剤を配列した点）によれば，控訴人分類体系に基づいて決定されるのは，どの具体的薬剤がどの中分類又は小分類に属するかまでであり，個々の中分類又は小分類に属する複数の具体的薬剤をどう配列するかは控訴人分類体系に基づいて決定されるわけではないから，控訴人分類体系に基づいて配列したというだけでは，具体的薬剤配列の創作性を基礎付けるには不十分である。
データベースと異なり，編集著作物においては，電子計算機による検索がされることはないから，そのような効率的な検索を可能にするための論理構造ではなく，素材の物理的順序が問題とされる。したがって，編集著作物においては，素材の具体的配列，具体的物理的順序が保護の対象とされるのであり，選択行為が終了した段階での各具体的薬剤の分類結果が抽象的な配列として保護される余地はない。著作権法上編集著作物として保護されるのは，あくまでも具体的に表現された配列，外面的かつ表面的な配列であるから，控訴人の主張が認められる余地は全くない。なお，控訴人が控訴人書籍における具体的薬剤の配列の４つの要素として挙げるもののうち，②の控訴人分類体系が具体的薬剤の配列に影響する可能性があるとしても，これに加えて，控訴人分類体系を受けた①フォーマット，③目次及び④索引部分が，控訴人分類体系それ自体とは別個の観点から独自に具体的薬剤の配列に影響するわけではないから，上記①③④それ自体は，具体的薬剤の配列とは無関係である。
結局のところ，控訴人は，複数の要素を挙げるものの，具体的薬剤の配列が控訴人分類体系に影響を受けているという主張を繰り返しているにすぎない。ウ控訴人が主張する配列の本質的特徴の第２（中分類又は小分類に属する薬剤群を一般名に基づいて配列するに際し，各中分類（小分類がある場合には小分類）のブロックの中での薬剤の重要度・使用頻度，便覧使用時の薬剤の比較のしやすさに応じて独自に配列している点）は，分類体系に紐付いた具体的薬剤の配列結果が重要であるという第１の特徴における主張，裏返せば中分類（又は小分類）に属する具体的な薬剤を中分類（又は小分類）の範囲内でどのように配列するかは重要ではないとの主張と，矛盾している。
控訴人の主張は，素材の配列における第１の特徴を強調する余り，控訴人分類体系又はそれに基づく抽象的な分類結果というアイデアにすぎないものの保護を求めるものとなっているが，そのことが第２の特徴における控訴人の主張にも影響し，このような暴論を主張せざるを得なくなったものと思われる。
(5)具体的薬剤の配列の同一性について
ア控訴人書籍における具体的薬剤配列の本質的特徴について控訴人の主張によれば，第２の特徴は，各中分類のブロックの中で，控訴人が独自に配列した個々の薬剤の配列結果を指すが，当然のことながら，これは個々の薬剤の具体的な配列順序・物理的順序を指す。そして，控訴人は，第２の特徴は，５０音順とは異なる独自の配列であると主張するのであるから，控訴人のいう第２の特徴を有する配列結果は，５０音順からかけ離れた，５０音順とは明瞭に区別できる配列結果であるはずである。そうすると，読者が被控訴人書籍の５０音順に基づく具体的な配列順序を目にした際に，控訴人書籍の独自の具体的な配列順序を感得するなどということがあり得るはずがない。
イ具体的薬剤配列対比表（甲５６）について
著作権法上編集著作物として保護されるのは素材の具体的な物理的順序であり，これから離れた抽象的な分類結果は著作権法上保護されるものではない。また，一般論として編集著作物における分類体系の独自性が素材の配列に影響を及ぼすことがあり，その意味において分類体系の独自性が素材の配列の創作性や同一性に影響する可能性は否定できないが，これは，独自性を有する分類体系に従って配列を行った結果，素材の外面的な配列それ自体が創作性や同一性を有することがあり得るというにすぎないのであって，問題となるのは，あくまでも外面的な配列結果である。編集著作物の創作性や同一性を検討する際において分類体系の独自性が問題になるのは，あくまでも，それが素材の配列結果それ自体の内容に影響を及ぼした限度であって，分類体系は，いわば間接的に考慮されるにすぎない。本件では，外面的かつ表面的な配列順序の観点からは，素材の配列は同一ではなく，類似もしていないことは明らかである。
控訴人が，素材の配列の同一性の証拠として提出する具体的薬剤配列対比表（甲５６）についても，控訴人の独自の見解に基づき，外面的かつ表面的な配列順序が全く異なるにもかかわらず，一方的かつ恣意的に配列が同一であると判定するものである。