引用例２に記載された発明においては，具体的な定数αの値について「十分小さい」としか記載されておらず，周囲温度Ｔの上昇の程度についても不明であり，このような誤差分が発生すること自体も示唆していない。しかも，実際には，検出値Ｖ’（＝Ｋ・Ｉ〔１－（α・Ｔ）２〕）の値は，条件の悪化によっては１０％程度の検出誤差が生じるおそれがあるから，もはや「高精度」ということはできない。(ウ)したがって，引用例２に記載された発明における検出値Ｖ’は，温度により変動するＫ・Ｉ（α・Ｔ）２を除去し切れないものであり，定数αの値及び周囲温度Ｔの上昇の程度によっては，その値が誤差として無視できない程度にまで上昇するものであるから，引用例２に記載された発明は，検出値Ｖ’の精度低下を伴う技術であるというべきである。
オ小括
以上からすると，本件審決は，引用発明２の認定において，乗算器が電流検出器に接続されることにより，温度ノイズに検出値Ｖを含む点を考慮していない点，温度ノイズα・Ｖ・Ｔを除去した検出値Ｖ’≒Ｖ－α・Ｖ・Ｔ（計算式②）が，実際には検出値Ｖ’＝Ｋ・Ｉ〔１－（α・Ｔ）２〕であり，Ｖ’が温度に依存した項Ｋ・Ｉ（α・Ｔ）２を含むものである点を看過した点，この値が定数αの値及び周囲温度Ｔの上昇に伴い増大し，１０％の誤差を含む程度に検出精度が低下する可能性がある点を看過したものである。
よって，本件審決の引用発明２の認定は，誤りである。
(2)相違点についての判断の誤りについて
ア引用例２に記載された発明の技術分野について
引用発明１は集積回路に係る発明であり，当該技術分野においては，一般に内部が相当量の温度上昇を伴う場合があることが予想されるとともに，回路素子等の定数αの値も多種多様な値を有しているから，Ｋ・Ｉ（α・Ｔ）２に相当する温度ノイズ成分の値が相当量に達する場合があるものと推測される。しかも，引用発明１は，電源回路（ＤＣ－ＤＣコンバータ）における負荷と直流電源間に配置された第１及び第２のスイッチ素子（電界効果トランジスタ）のオン抵抗を用い，制御部にてスイッチ素子に流れる電流値（ソース－ドレイン間の電圧降下）を検出することで重負荷か軽負荷かを判断することを特徴とした技術である。したがって，仮に，集積回路の技術分野に属する引用発明１に，溶接電流の検出方法の技術分野に属する引用例２に記載された発明を適用しようとした場合，同発明は，検出値Ｖ’が温度変化とともに確実に減少するものであるから，スイッチ素子の定数αの値によっては制御部に送られるスイッチ素子の電圧降下の値が温度変化とともに減少し，実際に負荷に流れる電流値と制御部に送られる電流値との間に差が発生することにより，結果として本来重負荷と判定されるべき値までが当該温度補正によって重負荷と判断されずにスイッチ素子のオン状態が維持され，負荷に過電流が絶えず流れる場合が生じることとなる。
そうすると，引用発明１において，固有回路素子（電界効果トランジスタ）の検出電流から温度上昇による影響を除去して検出電流を精度よく得るという周知の課題を解決するために，定数αの値によっては周囲温度変化とともに検出電流の値が確実に低下する引用例２に記載された発明を適用することができるとした本件審決の判断は誤りである。
イ「増幅温度誤差信号」「可変利得増幅器」について(ア)引用例２に記載された発明においては，検出値Ｖ’が，常に２次項Ｋ・Ｉ（α・Ｔ）２を含み，かつ温度により一義的に定まる温度ノイズの値も変更できないため，例えば非常に大きな温度変化を伴った場合にも，その温度変化に相当する誤差分Ｋ・Ｉ（α・Ｔ）２は解消されない。
これに対し，本願発明は，制御回路が受ける温度上昇比が変動しても，変動に合わせて出力される増幅温度誤差信号の大きさを適宜柔軟に変えることができ，最終的に合成して得られる出力結果Ｙとして，非温度依存性帰還信号のみを取り出すことが可能である。
したがって，引用例２に記載された発明における温度ノイズ成分「α・Ｖ・Ｔ」は，その機能及び作用に鑑みても，本願発明の「増幅温度誤差信号」に相当するものではない。
(イ)引用例２に記載された発明における乗算器と増幅器とのセットは，周囲温度Ｔに対して一義的に定まるα・Ｖ・Ｔ（温度ノイズ）の値を，温度とは独立して適宜変更，調整する機能を有していない。
これに対し，本願発明における可変利得増幅器は，その増幅率Ｇを変化させることにより，増幅温度誤差信号の値を計測された温度差とは独立して別途適宜調整することができる。
したがって，引用例２に記載された発明の「乗算器と増幅器とのセット」は，本願発明の「可変利得増幅器」に相当するものではない。
ウ小括
以上からすると，本願発明は，引用発明１及び２に基づいて，当業者が容易に発明をすることができるものということはできない。
(3)本件審決は，以上のとおり，引用例２に記載された発明の認定を誤り，本願発明の進歩性を否定したものであって，取消しを免れない。
〔被告の主張〕
(1)引用発明２の認定の誤りについて
ア溶接電流Ｉの検出値Ｖについて
引用例２に記載された発明は，溶接電流Ｉを算出する際，αが小さいことから近似を適用して，以下のとおりの計算式を用いて算出する。
Ｉ＝Ｖ／Ｋ（１＋α・Ｔ）≒Ｖ（１－α・Ｔ）／Ｋ
なお，上記計算式は，αが１より十分小さい場合には，（α・Ｔ）２以下の項は無視し得るとして，１次項（α・Ｔ）までで近似したものであり，温度外乱情報を除去した検出値Ｖ’を算出する以下の計算式を導くことができる。
Ｖ’＝Ｋ・Ｉ
≒Ｖ（１－α・Ｔ）
＝Ｖ－α・Ｖ・Ｔ（計算式②）
そうすると，引用例２に記載された発明は，厳密には（α・Ｔ）２以下の項による誤差を含むことを予定しているが，αが１より十分小さいから，（α・Ｔ）２以下の項を無視し得るとしたものであり，同発明の目的である「悪温度環境下でも高精度な検出値が得られる溶接電流検出器を提供すること」は達成可能である。
イ引用例２に記載された発明の技術内容について


本願発明において，温度補正帰還信号が「完全に」温度誤差信号を除去するものに限定されるものではないことについては，原告も争うものではない。したがって，本願発明において，「加算器が誘発温度誤差を前記帰還信号から除去し」とは，温度誤差を「完全に除去すること」及び「完全ではないがある程度除去すること」のいずれをも含むものと解すべきである。また，「温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含む」とは，「温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号のみを含む（すなわち，温度誤差を含まない）」態様と，「温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号と温度誤差信号とを含む」態様のいずれをも含むものと解すべきである。
さらに，本願発明において，「温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含む」とは，「温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号と負の温度誤差信号とを含む」ものということができるところ，引用例２に記載された発明も，温度誤差を，「完全ではないがある程度除去する」ものであるから，「温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号と負の温度誤差信号とを含む」ものということができる。したがって，引用例２に記載された発明も，本願発明の「前記加算器が誘発温度誤差を前記帰還信号から除去し，前記温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含む」との構成を有するものである。
ウ検出値Ｖ’の検出精度について
(ア)引用例２に記載された発明において，温度外乱情報として除去される１次項（α・Ｔ）と，原告が除去し切れないものと主張する２次項（α・Ｔ）２との大きさを比較すると，一般的な金属材料又は半導体ではαが０．００１ないし０．０１／℃程度の範囲内にあることから，温度が１０℃上昇しても，２次項は１次項の１／１００ないし１／１０程度となり，２次項（α・Ｔ）２を無視しても通常は問題とはならない。
したがって，引用例２に記載された発明は，温度誤差の大半を除去し得る技術であって，実用上，「温度ノイズ成分を除去する」技術と評価することは可能である。(イ)原告は，差動増幅器から出力される検出値Ｖ’の精度が，定数α及び周囲温度の上昇に応じて低下する点について，（α・Ｔ）２に具体的な数値を代入して計算し，誤差が増大するなどと指摘する。
しかしながら，これらの数値はα及び周囲温度Ｔによって変化するものであり，本願発明においては，その電流感知情報を検知するものが「電子回路の固有回路素子」であると特定されているにすぎず，具体的にどの程度の温度係数を有するものか，どの程度の温度変化を前提とするものかは，特定されていない。本願明細書には，電子回路の固有回路素子として出力インダクタが例示されているが，同素子を構成する材料としては例えば銅が想定されるところ，銅の場合はαが０．００３９／℃（本願明細書【０００６】）であるから，周囲温度が５０℃上昇しても誤差は４％程度にすぎない。
したがって，具体的な温度，材料を特定し，その数値の大小を議論すること自体，本願発明の特許請求の範囲に基づかない主張というべきであるし，本願明細書の記載を斟酌しても，引用例２に記載された発明において，実用上支障のない程度の精度が得られるものである。
(ウ)仮に，引用例２に記載された発明において，差動増幅器の出力は温度ノイズ成分を完全に除去したものではないとしても，本願発明においても，「温度非依存性帰還信号」が完全に温度誤差信号を除去するものに限定されるものではない。
エ小括
以上からすると，本件審決における引用発明２の認定に誤りはない。
(2)相違点についての判断の誤りについて
ア引用例２に記載された発明の技術分野について
本件審決は，引用発明２の認定において，溶接電流に特定してその検出及び温度ノイズ成分の除去に関する認定をしたものではない。また，仮に引用例２に記載された発明が溶接電流の分野に限定した技術であったとしても，当該技術分野における検出精度が集積回路の技術分野の精度よりも低いということはできない。そして，必要とされる検出精度は，その検出方法が用いられる装置やその制御態様等，種々の使用条件に応じて異なるものであるから，技術分野の相違を根拠として必要とされる検出精度の高低を判断することは相当ではない。原告の主張は失当である。
イ「増幅温度誤差信号」「可変利得増幅器」について(ア)本願発明は，温度非依存性帰還信号から完全に温度誤差信号を除去することまでを予定するものではない。
また，本願発明は，可変利得ブロックの利得Ｇを，電流感知情報Ｙ（Ｔ）に応じて調整するものと理解することができるところ，可変利得ブロックは，温度センサーの信号と利得Ｇとを乗算するが，利得Ｇが電流感知情報Ｙ（Ｔ）に応じて調整されるから，乗算の内容は実質的に温度誤差成分を含む電流感知情報Ｙ（Ｔ）と温度センサーの信号とを乗算する態様となり，その出力は，電流感知情報Ｙ（Ｔ）に含まれる温度誤差成分Ｙ（Ｔ－２５℃）を含むものとなる。そうすると，本願発明の可変利得増幅器は，実質的に帰還回路の信号をインピーダンス回路を介して受け，当該信号（情報）を用いて出力を演算し，その結果，その出力である「増幅温度誤差信号」は帰還信号をその成分として含み，最終的な出力結果Ｙ（２５℃）に影響する温度誤差成分を含むこととなる。(イ)以上のとおり，本願発明の「増幅温度誤差信号」は，引用発明２の検出値Ｖに相当する帰還信号自体をその成分として含み，最終的な出力結果Ｙ（２５℃）に影響する温度誤差成分を含むから，同発明の「温度ノイズα・Ｖ・Ｔ」に相当する。
また，本願発明の可変利得増幅器は，引用発明２の「乗算器と増幅器とのセット」と同一の機能を有することとなる。
(ウ)したがって，引用発明２の「温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔ」「乗算器と増幅器とのセット」は，それぞれ本願発明の「増幅温度誤差信号」「可変利得増幅器」に相当するものということができる。
ウ小括
したがって，本願発明は，引用発明１及び２に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(3)本件審決の引用発明２の認定及び本願発明の進歩性に係る判断には，以上のとおり，何らの誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
本願明細書（甲５，６）の記載によると，本願発明の技術内容は以下のとおりである。


本願発明は，温度依存性電流感知素子を有する回路用熱補償装置に関する発明である。従来，ＤＣ－ＤＣ変換器（電子回路）において，過負荷電流制限のための帰還信号を得るために，出力と負荷との間に抵抗器を挿入することなく，ＤＣ－ＤＣ変換器内の固有回路素子を電流感知素子として利用して電流の流れを測定する方法が知られていたが（【０００３】～【０００５】），固有回路素子は，当該回路素子を流れる電流によって発熱し，温度によりその導電率が変動するという問題や，周囲領域，制御回路，局所的周囲の温度を加熱するという問題があった（【０００６】【０００７】）。
そこで，本願発明は，電子回路用集積制御回路の電子回路に流れる電流を感知するために使用する固有回路素子の熱的影響を減少又は除去するという課題(【０００８】【００１７】)を解決するために，電子回路の固有回路素子からの帰還信号と，集積制御回路の温度上昇を感知する温度センサーが出力する温度誤差信号を可変利得増幅器により増幅した増幅温度誤差信号とを加算器で合成，すなわち，帰還信号から増幅温度誤差信号を減算することによって，帰還信号から温度誤差を除去し，温度補正帰還信号を得て，制御ユニットに提供するようにしたものである（【０００９】【００１９】～【００２１】図２）。
２引用発明２の認定の誤りについて
(1)引用例２の記載
引用例２（甲２）の記載を要約すると，以下のとおりとなる。ア引用例２の実用新案登録請求の範囲は，以下のとおりである。溶接電流を検出する電流検出器と，該電流検出器に取り付けられ，周囲温度を検出する温度センサーと，前記電流検出器の検出値と前記温度センサーの出力値を乗算する乗算器と，該乗算器の出力値を所定量，増幅する増幅器と，前記検出器と前記増幅器の出力を差動増幅する差動増幅器を備えてなる溶接電流検出器イ引用例２に記載された発明は，溶接電流検出器に関する発明である。溶接電流検出器としては，シャント抵抗を使用するもの，磁電変換素子を使用するもの等が広く実用化されているが，これらはいずれも温度変化に対して検出値が変動するという欠点を有する。そこで，溶接電流を倣い制御用センサー信号として利用する例が近年増えているが，その際，ショートアーク領域ではセンサー情報が少なく，検出値は溶接電流検出器のセルフヒーティングや周知温度状況により影響を受けやすい。
引用例２に記載された発明の目的は，悪温度環境下でも高精度な検出値が得られる溶接電流検出器を提供することである。
ウ溶接電流検出器の検出値は，物理的諸特性等による温度依存性のため温度外乱情報を有している。溶接電流をＩ，溶接電流検出器の検出値をＶ，周囲温度Ｔとすると，溶接電流検出器の入出特性は一般的に次式で示される。
Ｖ＝Ｋ・Ｉ（１＋α・Ｔ）（Ｋ，α：定数）
同式より，溶接電流Ｉを求めると，αは小さいので，以下のとおりとなる。
Ｉ＝Ｖ／［Ｋ（１＋α・Ｔ）］
≒Ｖ（１－α・Ｔ）／Ｋ
温度外乱情報を除去した検出値Ｖ’は，次のとおりとなる。
Ｖ’＝Ｋ・Ｉ
≒Ｖ（１－α・Ｔ）
したがって，周囲温度Ｔを検出することにより，温度外乱情報が除去された検出値Ｖ’を得ることができる。
エ引用例２に記載された発明において，電流検出器は溶接電流Ｉを入力し，検出値Ｖに変換する。温度センサーは，電流検出器に取り付けられ，その周囲温度Ｔを検出する。乗算器は検出値Ｖと周囲温度Ｔを乗算する。増幅器は乗算器の出力Ｖ・Ｔをα倍に増幅する。差動増幅器（通常ゲインは１）は電流検出器の検出値Ｖから増幅器の出力α・Ｖ・Ｔを減算する。
したがって，差動増幅器からは検出値Ｖに含まれる温度ノイズ成分を除去した検出値Ｖ’が出力される。
オ引用例２に記載された発明は，溶接電流検出器に温度センサーを取り付け，温度ノイズ成分を除去することにより，悪温度環境下でも高精度な検出値がリアルタイムで，かつ連続的に得られるものである。
(2)引用例２に記載された発明の技術内容
以上の引用例２の記載によると，引用例２に記載された発明は，溶接電流Ｉを制御用センサー信号として利用する溶接電流検出器において，検出値に温度依存性があることから，悪温度環境下でも高精度な検出値を得ることを課題とし，この課題を解決するために，検出値Ｖに含まれる温度ノイズ成分（温度外乱情報）が除去された検出値Ｖ’が出力されるようにしたものである。
具体的には，電流検出器で検出した溶接電流Ｉの検出値Ｖは，Ｋ，αを定数として，Ｖ＝Ｋ・Ｉ（１＋α・Ｔ）と表現することができるところ，αは１より十分小さいことから，同式に基づき，温度ノイズ成分が除去された検出値Ｖ’の近似式をＶ’≒Ｖ（１－α・Ｔ）として求めた上で，これを，電流検出器で検出した溶接電流Ｉの検出値Ｖと，電流検出器に取り付けられた温度センサーにより検出した周囲温度Ｔとを乗算器により乗算して増幅器でα・Ｖ・Ｔに増幅し，差動増幅器で電流検出器の検出値Ｖからα・Ｖ・Ｔを減算することによって，検出値Ｖに含まれる温度ノイズ成分を除去した検出値Ｖ’が出力される回路構成（引用例２第１図参照）を有することをその技術内容とするものである。
(3)本件審決の引用発明２の認定の当否


ア上記(1)及び(2)によると，引用例２に記載された発明は，温度ノイズ成分が除去された検出値Ｖ’を，Ｖ’≒Ｖ（１－α・Ｔ）の近似式で表現し，これを引用例２第１図により開示された回路構成によって実現したものであって，近似式を導いた手法には数学的な合理性があり，また，近似式を実現した上記回路構成が，上記近似式に対応した演算処理を行うことができるものであることは明らかである。したがって，引用例２に記載された発明について，本件審決が前記第２の３(3)のとおり，すなわち引用発明２とした認定に誤りはない。イこの点について，原告は，引用発明２の認定において，乗算器が電流検出器に接続されることにより，温度ノイズに検出値Ｖを含む点を考慮していない点，温度ノイズα・Ｖ・Ｔを除去した検出値Ｖ’≒Ｖ（１－α・Ｔ）が，実際には検出値Ｖ’＝Ｋ・Ｉ〔１－（α・Ｔ）２〕であり，Ｖ’が温度に依存した項Ｋ・Ｉ（α・Ｔ）２を含むものである点を看過した点，この値が定数αの値及び周囲温度Ｔの上昇に伴い増大し，１０％の誤差を含む程度に検出精度が低下する可能性がある点を看過した点について，本件審決の誤りを指摘するものである。しかしながら，本件審決は，引用発明２について，「乗算器と増幅器とのセットに接続され温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔと電流検出器の検出値Ｖとを合成する差動増幅器」を認定しており，温度ノイズ成分である「α・Ｖ・Ｔ」には，電流検出器からの信号Ｖが含まれているから，明示の有無にかかわらず，実質的に電流検出器が乗算器に接続された構成を含めて認定しているものということができる。また，引用発明２において，差動増幅器の出力である検出値Ｖ’は，検出値Ｖから温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔを除去したものであって，「Ｋ・Ｉ（α・Ｔ）２」に相当する理論上の温度ノイズ成分が含まれているものではあるが，引用例２の第１図に開示された回路構成は，Ｖ’≒Ｖ（１－α・Ｔ）という数学的に合理的な手法により導かれた近似式に対応したものであって，温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔは近似値であるから，差動増幅器の出力である検出値Ｖ’が近似に伴う誤差を含むことは，当然，予定されているものである。そして，検出値Ｖ’は，検出値Ｖから温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔが除去されたものであるから，近似に伴う誤差を含むとしても，少なくとも検出値Ｖと比較すれば，高精度な検出値ということができる。さらに，引用発明２は，悪温度環境下でも高精度な検出値を得るという課題を解決するために，検出値Ｖから温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔを除去した検出値Ｖ’が出力されるように回路を構成したものであり，その検出値Ｖ’が近似に伴う誤差を含むとしても，温度ノイズ成分α・Ｖ・Ｔを減算する前の検出値Ｖと比較すれば，少なくとも検出精度が向上していることは明らかである。そして，引用発明２の検出精度は，αの値や周囲温度Ｔによって変動するものであり，また，要求される検出精度は，目的とする制御対象や検出値の用途等によっても異なるのであるから，独自の条件や数値を仮定して引用発明２の検出精度を評価することは，相当ではない。ウしたがって，原告の主張はいずれも採用できない。
(4)小括
以上からすると，本件審決の引用発明２の認定に誤りはない。
３相違点についての判断の誤りについて
(1)本願発明について
本願発明については，前記１で認定したとおりである。
(2)周知技術について
ア特開昭６４－８３１５６号公報（甲３）は，電流検出回路の発明に係る文献であるところ，同文献には，電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）をスイッチング素子として用いたチョッパ制御装置における電流検出回路において，従来はＦＥＴのオン抵抗が温度に依存する点に配慮がされていなかったため，電流検出精度に問題があったことから，電流検出用としてスイッチング用のＦＥＴに熱結合させた別のＦＥＴを設け，スイッチング用ＦＥＴの温度依存性と無関係に負荷電流を検出できるようにしたことが開示されている。
イ特開２０００－１１６１１９号公報（甲４）は，温度補償回路の発明に係る文献であるところ，同文献には，ＤＣ－ＤＣパワーコンバータは，様々な負荷条件及び温度条件においても信頼性よく動作しなければならないため，負荷電力が公称値以上に増加すると，出力電圧をゼロにしてコンバータを故障から保護するが，パワーコンバータのパワースイッチとして採用される半導体スイッチ（ＭＯＳＦＥＴ）のオン抵抗は温度依存性により変化することから，パワーコンバータの素子に対する温度の影響を検出して補償して電流保護を正確に行い，かつ，コンバータの制御を安定化させるようなシステム及び方法を提供するため，半導体スイッチの温度依存特性と逆の温度依存特性を有する素子により，半導体スイッチの温度特性を補償することが開示されている。
ウ前記ア及びイに開示された周知技術によると，ＤＣ－ＤＣコンバータ等の電源用電子回路において，電流を制御するスイッチング素子の特性には温度依存性があることから，スイッチング素子に流れる電流を精度よく検出するために，電流検出値から温度誤差を除去する必要があることは，周知の課題であったということができる。
(3)相違点について
ア電流検出値から温度誤差を除去するために，温度センサーにより検出した周囲温度情報に基づいて温度誤差成分を生成し，温度誤差を含む電流検出値と合成することにより，電流検出値の温度誤差を除去する回路構成は，引用例２に記載されているとおり，本願発明の優先権主張日において，公知であったものである。引用発明１は，前記(2)の周知技術と同様にスイッチング素子を用いた電源用電子回路に係る技術であるから，引用発明１においても上記周知の課題が存在することは，当業者であれば当然に予測できることである。
したがって，引用発明１において，当該課題を解決するために，引用例２に開示されている上記回路構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たものということができる。


平成３０年２月６日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００７４号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審    東京地方裁判所平成２８年（ワ）第４５２９号）
口頭弁論終結の日平成２９年１１月２２日
判                決
控訴人       有限会   社金子   商会
同訴訟代理人弁護士      沖田哲義
同                      道山智成同                      神邊健司同                      玉岡範久同                      尾   崎   聡一郎
同補佐   人弁理   士      伊藤高英
被控訴人       フルタ電機株式会社
同訴訟代理人弁護士      小南明也
主                文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
２上記取消部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。第２事案の概要等（略称は原判決のそれに従う。）１本件は，その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権（「本件特許権」又は「本件特許」）を有する被控訴人が，①原判決別紙物件目録１記載の生海苔異物除去機（本件装置（WK型））及び同目録２記載の生海苔異物除去機（本件装置（LS型））が本件各発明（本件発明１，３及び４を併せたもの）の技術的範囲に属する，②同目録４記載の固定リング（本件固定リング）及び同目録５記載の板状部材又はステンチップ（本件板状部材）は本件旧装置（本件装置（WK型）と本件装置（LS型）を併せたもの）の「生産にのみ用いる物」（特許法（以下「法」という。）１０１条１号）に当たる，③同目録３記載の生海苔異物除去機（本件新装置）は本件発明３の技術的範囲に属する，④同目録６記載の回転円板（本件回転円板）は本件新装置の「生産にのみ用いる物」（同号）に当たる，⑤原判決別紙メンテナンス行為目録１～３の各行為（本件各メンテナンス行為）のうち本件メンテナンス行為１及び２は本件旧装置又は本件新装置の「生産」（同法２条３項１号）に当たり，本件メンテナンス行為３はこれらと一体として行われている，などと主張して，控訴人に対し，以下の各請求をした事案である。
(1)差止請求
ア法１００条１項に基づき，本件旧装置，本件固定リング及び本件板状部材（併せて「本件製品１」）並びに本件新装置及び本件回転円板（併せて「本件製品２」）の譲渡，貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
イ(ｱ)同条１項に基づき，本件メンテナンス行為１及び２の差止め。(ｲ)主位的に同条２項に基づき，予備的に同条１項に基づき，本件メンテナンス行為３の差止め。
(2)廃棄請求
法１００条２項に基づき，本件製品１及び２の各廃棄。
(3)損害賠償請求
ア主位的請求
民法７０９条，７１９条に基づき，Ｐと連帯して，法１０２条に基づく損害額６０３１万４０９０円及び弁護士費用相当額６０３万５９１０円（合計６６３５万円）並びにうち４９８６万円に対する同内金に係る不法行為後の日（控訴人に対する催告の日の翌日）である平成２７年１０月２７日から，うち１６４９万円に対する同内金に係る不法行為後の日（最終の販売日の翌日）である平成２８年１２月９日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払。
イ予備的請求
民法７０９条に基づき，上記金額の支払。
２原判決は，上記各請求のうち，上記(1)ア，イ(ｱ)及び(2)を全部認容し，上記(3)イを一部認容し，その余を棄却した。
控訴人は，原判決中その敗訴部分を不服として控訴した。
３前提事実
前提事実は，以下のとおり付加，訂正するほかは，原判決「事実及び理由」「第２事案の概要」「２    前提事実」（原判決４頁２６行目～１０頁１８行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決８頁１４行目の「それゆえ，」の後に，「本件板状部材は，」を加える。
(2)原判決９頁５行目及び６行目の各「本件固定リング」を，いずれも「本件新固定リング」に改める。
(3)原判決９頁１３行目末尾に，以下のとおり加える。「控訴人による本件装置（WK型）の具体的な販売状況は原判決別紙販売利益等一覧表１～４各記載のとおりであり，また，本件各部品の具体的な販売状況は原判決別紙販売利益等一覧表（本件固定リング）及び同一覧表（本件板状部材）各記載のとおりである。ただし，賠償されるべき損害の有無ないし額については，当事者間に争いがある。」
(4)原判決９頁１６行目末尾に，以下のとおり加える。「控訴人による本件新装置の具体的な販売状況は原判決別紙販売利益等一覧表５記載のとおりである。ただし，賠償されるべき損害の有無ないし額については，当事者間に争いがある。また，本件回転円板の具体的な販売状況は，原判決別紙LS型回転円板仕入・販売記載のとおりである（ただし，取引番号２０の取引及び平成２９年１月３０日付け返品の有無については，当事者間に争いがある。）。
４争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は，以下のとおり訂正，付加するとともに後記５のとおり当審における補充主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」「第２事案の概要」「３    争点」（原判決１０頁１８行目～１１頁３行目）及び「４争点に関する当事者の主張」（原判決１１頁４行目～３７頁１５行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１３頁２６行目の「形成されている」を，「形成されていると」に改める。
(2)原判決１５頁２２行目の「特許法３６条４項」の後に，「（以下，同項についてはいずれも改正前のものを示す。）」を加える。(3)原判決２２頁６行目の「円周面」を「選別ケーシングの円周面」に，同頁７行目の「円周面」を「回転板の円周面」に，それぞれ改める。(4)原判決２４頁５行目の「有限会社」の後に，「（以下「西部機販」という。）」を加える。
(5)原判決２６頁２２行目の「公衆に対して頒布によって公開を目的として」を，「公衆に対する頒布による公開を目的として」に改める。(6)原判決３１頁２１行目の「生産のみに用いる物」を，「生産にのみ用いる物」に改める。
５当審における補充主張


(1)争点(1)（本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するか）について
（控訴人の主張）
ア原判決は，争点(1)に関し，「本件新装置の凸部Ｄは，凹部Ｅの間に形成されており，凹部Ｅの底面部３ｂ２から円周方向に部分的に突き出ており，構成要件B’１の突起物に相当する。」旨の判断をしている。しかし，この判示は，以下の点で事実認定を誤ったものであり，この誤りは本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するか否かに影響する。
イ認定の誤り１
原判決は，凹凸部の凸部である凸部Ｄは構成要件B’１の突起物に相当しないとする控訴人の主張に対し，構成要件B’１に凹凸の記載がないからといって，凹凸であれば直ちに「突起・板体の突起物」に該当しないということにはならず，その構成が「突起」に該当する場合には，たとえ凹凸の概念に含まれるものであっても，「突起・板体の突起物」に該当する旨判示した。
その一方で，原判決は，控訴人が，「突起・板体の突起物」に該当する凹凸部の構成は「凹凸部の長手方向が環状隙間における生海苔の移動方向に貫通するものであること」を要すると主張したのに対し，構成要件B’１には「突起・板体の突起物」としか記載されていないのであるから，これに相当する「凹凸部」がどのような構成であるのかを主張すること自体失当である，とも判示した。
上記前者の判示部分は，凹凸には，その構成が「突起」に該当する場合と該当しない場合とが存在するとするものであるにもかかわらず，後者の判示部分はこれを反故にするものであり，両者は明らかに矛盾する。したがって，原判決には，凹部Ｅの間に形成されている凸部Ｄが構成要件B’１の突起物に相当するとした判断の基準が明示されていない点で認定の誤りがある。
ウ認定の誤り２
本件発明３において，構成要件B’１の「突起・板体の突起物」は，構成要件Ａ３の「この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」を限定する構成要素であることから，発明の目的である防止効果及び矯正効果を備えることが必須であるにもかかわらず，原判決は，構成要件B’１には防止効果及び矯正効果によって共回りの発生及びクリアランスの目詰まりをなくす機能を有する場合に限って「突起・板体の突起物」に該当するなどといった限定的な記載は文言上見当たらず，ましてや「凹凸」の「凸」部分が「突起・板体の突起物」に該当する場合についてのみ上記各機能を要するものとするような記載も見当たらない旨判示した。
この原判決の判示は，構成要件B’１の「突起・板体の突起物」について，構成要件Ａ３の「この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」としての機能を備える必要性があることを看過したものである。
したがって，原判決には，構成要件Ｂ’１の「突起・板体の突起物」は本件発明３の防止効果及び矯正効果を有する場合に限定されるものではないとしたことにより本件発明３の構成要件Ａ３を備える必要がないとしている点で認定の誤りがある。
エ認定の誤り３
原判決は，凹部Ｅの間に形成されている凸部Ｄが構成要件B’１の突起物に相当すると認定した基準として，凸部Ｄの縁が生海苔を切断するエッジの役割を果たすという基準を示しているが，当該基準は本件訂正明細書等には全く記載されておらず，また，本件発明３の共回りを防止する機能と結びつくものではない点で誤りである。それに加え，基礎づける証拠がないままエッジの役割を認定している点でも認定の誤りがある。なお，控訴人は，渡邊機開の所有する本件新装置の凹部Ｅに見られるエッジの役割を主張したけれども，これは，本件発明３の防止効果及び矯正効果と結びつく作用効果を発揮している旨主張したものではない。本件新装置においては，エッジの役割によって当該防止効果及び矯正効果に相当する機能は果たされていないのであって，本件新装置の作用機序と本件発明３のそれとは相違する。
（被控訴人の主張）
本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するとする原判決の判断は正当である。
原判決は，「突起・板体の突起物」に該当するかどうかはその語義から判断すべき旨示しているのであり，また，控訴人主張につきその語義に反する解釈論であることを指摘したものであって，その判断に誤りはない。さらに，原判決は，「凸部Ｄの縁が生海苔を切断するエッジの役割を果たすという基準」を示したものではないから，この点に関する控訴人の主張はその前提に誤りがある。
(2)争点(2)ア（発明未完成，実施可能要件違反，サポート要件違反又は明確性要件違反）について
（控訴人の主張）
本件訂正明細書等において凹凸が記載されている部分は段落【００２６】の１か所のみであり，図面には凹凸が明示されている部分は皆無であるから，本件訂正明細書等には凹凸の構成が具体的かつ明確に開示されておらず，当該凹凸については未完成発明等の無効理由がある。ところが，原判決は，本件訂正明細書等にはどのような構成の凹凸が本件各発明の作用効果を発揮するものかについての開示がないことを認めながら，構成要件B'１の「突起・板体の突起物」と凹凸との関係について論ずることなく，その無効理由を否定した。
この点で，原判決には，控訴人の主張する凹凸と無効理由との関係について適正に認定していないという誤りがある。
（被控訴人の主張）
この点に関する原判決の判断は正当である。
(3)争点(2)イ（拡大先願）について
（控訴人の主張）
ア原判決は，要するに乙１考案の「凹部」は本件各発明の構成要件Ｂ１，B’１，B”１にいう「突起・板体の突起物」と異なるので，本件各発明と乙１考案とは相違する旨判示しているが，この判示には，以下のとおり認定の誤りがある。
イ認定の誤り１
原判決は，乙１考案の作用効果として「前記環状枠板部の内周縁に所要数の凹部を形成するとともにこの凹部における前記クリアランスを他の部分よりも広幅とすることによって，クリアランスに詰まる異物の大部分を占める茎部の付いている生海苔が前記回転板によって引きずられ上記凹部の位置に達した際に同凹部におけるクリアランスを通過することができる」旨認定している。


しかし，上記判示部分は，「茎部の付いている生海苔」につき，「クリアランスに詰まる異物の大部分を占める素材」として言及しながら，「海苔製品の原料として利用できるものか否か」については言及していない。乙１考案は，当該生海苔異物をクリアランスを通過させるべき生海苔と同等の海苔の原藻としてとらえている（乙１明細書等【０００４】，【００２４】）。すなわち，乙１考案の技術的思想においては，「当該生海苔異物」は「クリアランスを通過させるべき海苔の原藻対象」として，凹部に達した「生海苔異物」を「クリアランスを通過させる」ように構成しているにもかかわらず，上記判示部分は「海苔製品の原料として利用できないもの」として認定していると理解される。したがって，原判決は，乙１考案の技術的思想を適正に認定していないという点で認定の誤りがある。
ウ認定の誤り２
原判決は，乙１考案の作用効果につき単に「クリアランスの目詰まりという課題を解消するもの」と認定しているけれども，乙１明細書等の「前記クリアランスに詰まった生海苔異物（茎部の付いている生海苔）は前記回転板によって引きずられ前記凹部の位置に達した際に，前記凹部におけるクリアランスを通過することができる」との記載（【０００５】，【００２３】。なお，下線部は控訴人が加入したもの。）によれば，クリアランスに詰まった生海苔異物は，凹部の存在する部分まで回転板と一緒に引きずられるように回転して行き，当該凹部の部分においてクリアランスを通過するものであるので，本件訂正明細書等記載の共回り現象（【０００３】）が発生していること，前記凹部によって共回り現象が解消されることが，それぞれ明記されている。したがって，乙１考案にも共回り防止という技術的思想が記載されているのに，これが記載されていないとした原判決には認定の誤りがある。
エ認定の誤り３
原判決は，乙１考案の出願当時，共回り現象が発生していたことを当業者が広く認識していた旨の控訴人の主張を排斥している。しかし，被控訴人の現在の会長自身，回転板方式の生海苔異物除去機に問題が発生していた旨陳述しているところ（甲３６），この問題とは正しく海苔が目詰まりして共回り現象が発生していたことを意味するのであり，このような問題は，海苔生産者の間にたちまち情報が伝達されて周知となり，当該問題点を解決した海苔異物除去機が求められることになるのである。したがって，当該問題点については，本件特許の出願前の時点で既に当業者が広く認識していた状態であったことに間違いはない。
原判決は，上記陳述書の陳述内容を正確に評価せず，重要な事実を看過したという点で認定の誤りがある。
オ認定の誤り４
(ｱ)原判決は，被控訴人製の生海苔異物除去装置に設けられている乙１考案の「凹部」に相当する「鉛直溝」につき無効理由の根拠として採用できないとするが，「鉛直溝」を適正に認定していない点で誤りがある。
(ｲ)被控訴人製の生海苔異物除去装置に設けられている鉛直溝と同一構成の鉛直溝が渡邊機開製の生海苔異物除去装置であるWK型の回転円板にも設けられていることから，本件提訴前において生海苔異物除去装置の回転円板に鉛直溝を設けることは一般的であったということができる。なお，渡邊機開製のWK型においては，固定リングの内周面にも複数の鉛直溝が回転円板と同様にして設けられている。これらの鉛直溝は，その両端面のエッジ部分にヘタリが発生するとクリアランスに目詰まりが発生し，ヘタリを解消するとクリアランスの目詰まりが解消し，良好な異物除去機能を発揮する。このことから，乙１考案の固定リング側に設けられている凹部に相当する鉛直溝は，共回りを防止する作用効果，特にエッジ部分による共回りを防止する作用効果を発揮するものということができる。被控訴人の装置における鉛直溝も，全体構成としては乙１考案の固定リング側に設けられている凹部に相当する点で渡邊機開製のWK型のそれと同一であり，同様に共回りを防止する機能を発揮している。
このように，渡邊機開製のWK型の鉛直溝及び隣接する鉛直溝間に形成される凸部は生海苔の共回りを防止する機能を発揮していることから，本件各発明の「突起・板体の突起物」に該当すると判断されるところ，そうであるならば，鉛直溝に相当する乙１考案の凹部及び隣接する凹部間に形成される凸部も，当然に本件各発明の「突起・板体の突起物」に該当することとなる。
そうすると，乙１明細書等には本件各発明の「突起・板体の突起物」に該当する凹部及び隣接する凹部間に形成される凸部が開示されているものと理解されることから，本件各発明は乙１考案と同一となる。(ｳ)現在の海苔生産技術に基づき乙１考案を評価すると，その凹部は共回り防止機能を果たしていると認定し得る。
このことに鑑みると，乙１考案の凹部については，これを周方向に複数形成すると凹部の間にクリアランスに向かう凸部と見なされる形状が形成され，当該凸部と凹部が一体となって共回り防止機能を果たすことから，当該凹部及び凸部自体が「突起・板体の突起物」に該当することとなる。
したがって，乙１考案は本件各発明と同一となる。
(ｴ)本件特許の出願時においては，乙１考案につき，根の付いた生海苔よりも大きさが小さい茎の付いた生海苔をも通過させ，板海苔の品質を低下させる不都合が存在するとの評価はされておらず，茎部の付いている生海苔を海苔製品の原料として使用することも行われていたことから，このような使用を可能とすると共にクリアランスの目詰まりを防止する凹部を設けることは有用な考案と思料されるところ，乙１考案の凹部は，クリアランスの目詰まりを防止する機能があることから，共回り防止機能を果たしていると認定し得る。
そうすると，乙１考案は本件各発明と同一となる。
(ｵ)以上の点に鑑みると，本件特許の出願時の技術及び現在の技術のいずれによって評価しても，乙１考案の凹部を周方向に複数形成すると凹部の間にクリアランスに向かう凸部と見なされる形状が形成され，当該凸部と凹部とが一体となって共回り防止機能を果たすことから，当該凹部及び凸部自体が「突起・板体の突起物」に該当するということができる。
したがって，乙１考案は本件各発明と同一となるから，本件各発明は無効とされるべきである。この点についての原判決の判断は誤りである。
（被控訴人の主張）
ア原判決は，乙１明細書等の記載に基づき乙１考案を正しく認定しており，控訴人の主張するような認定の誤りはない。
イ乙１考案に「凸部」は存在しない。乙１考案における第一回転板２６（又は第二回転板３６）との間でクリアランスＣを形成する固定側（環状枠板部を形成する第一環状固定板２３（又は第二環状固定板３３））の壁面における，凹部２３１（又は凹部３３１）以外の部位は，生海苔混合液が通過し，（分離対象となる）異物が通過できない部分であって，クリアランスを形成する壁の片側にすぎない。


(4)争点(2)ウ（乙４発明及び周知技術による進歩性欠如）について
（控訴人の主張）
原判決は，要するに乙４公報には共回りを防止する旨が開示されておらず，乙２及び乙３各公報は回転円板方式の生海苔異物除去装置ではないので，乙４発明に乙２及び乙３各公報記載の技術を組み合わせることはできず，本件各発明は進歩性を有するとする。
しかし，前記被控訴人会長の陳述書その他の証拠から認められるとおり，本件特許の出願前には回転板方式の生海苔異物除去装置において生海苔の詰まりが発生することは周知であり，当業者において乙４発明に対し乙２及び乙３各公報記載の技術を組み合わせることはでき，これらを組み合わせれば本件各発明に容易に想到し得る。
したがって，本件各発明は進歩性がなく，無効とされるべきであり，この点に関する原判決の判断には誤りがある。
（被控訴人の主張）
進歩性欠如に関する無効理由は成立せず，原判決の判断は正当である。(5)争点(2)エ（公知による新規性欠如及び進歩性欠如）について
（控訴人らの主張）
ア原判決は，要するに乙４３の８文書に記載された技術的思想の内容を全く評価しないまま，単に「選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつける」という試験・開発内容は被控訴人の営業秘密であり，西部機販及びその代表者であるＱは，被控訴人に対し，上記試験・開発内容について守秘義務を負うというべきであるとして，公知による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由は存在しないと判示した。
しかし，以下のとおり，Ｑにより知得された上記試験・開発内容は本件各発明と同一であって，本件発明１及び３は公知による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由を備えており，かつ，Ｑは，被控訴人に対し，上記試験・開発内容について守秘義務を負っていない。この点で原判決には誤りがある。
イ(ｱ)被控訴人は，本件特許の出願前から，ダストール（FD-380S   型，FD-380K型等の生海苔異物分離除去装置）の前身であるテスト機（以下「被控訴人テスト機」という。）を公然と実施していたところ，これは株式会社親和製作所（以下「親和製作所」という。）製の生海苔異物除去装置と同様に回転板方式の生海苔異物除去装置を製造販売することを目的として開発されたものであり，その構成は，本件発明３の構成要件
中，
Ａ１生海苔排出口を有する選別ケーシング，
Ａ２（及び）回転板，
Ａ４（並びに）異物排出口
Ａ５をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液
槽を有する生海苔異物分離除去装置
という構成を備えている。他方，本件発明３の構成要件Ａ３，B’，B’１，B’２及びＣの構成は備えていない。
また，被控訴人は，「ダストール」の販売促進業務の一環として，その展示会機（その基本構成は被控訴人テスト機と共通である。）を平成１０年４月中に開催された展示会に出展したことから，「ダストール」の基本構成は広く海苔関係者に知られて公知となった。(ｲ)被控訴人テスト機の試験運転を行うと，生海苔がクリアランスに詰まり，回転円板と共に詰まった状態で回転するという問題点が発生した。他メーカーの回転板方式の生海苔異物除去装置においても同様の問題点が発生していたことは，当時周知であった。
この問題点を解消するために，逆洗を行う，ショットブラスト加工を施す，棒材やドライバ先端をクリアランスに近づける，といった試みが行われた。
ウ本件特許出願前に公知となった技術
(ｱ)平成１０年４月２８日，被控訴人において会議（以下「本件会議」という。）が開催され，Ｑはこれに参加した。本件会議において，その始まりに当たり乙４３の８文書が配布されたところ，これは，全体として，「ダストール」の量産機の製造に向けての変更計画及び変更要請を示すものである。
そして，乙４３の８文書には，「選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつける選別タンク内の海苔濃度を濃くできることにより良品タンクへの海苔濃度が濃くできる」と記載されている（以下，この記載を「本件記載」という。また，本件記載に基づく技術を「本件記載技術」ということがある。）。
本件記載を見たＱは，当時持ち合わせていた乾海苔生産関連の技量に基づき，本件記載は，「共回り防止ゴムと称する部材を選別ケースの外周に取り付け，生海苔が隙間（クリアランス）に詰まったり，回転円板と一緒に回ることを解決すること」を実行するものと理解した。すなわち，本件各発明の課題，目的，構成及び効果を理解し得た。このことは，本件記載を知り得たのであれば，Ｑ以外の当業者にとっても同様である。また，その際の被控訴人技術者の説明により，「共回り防止ゴム」は「生海苔がクリアランスに詰まったり，詰まった生海苔が回転円板と共にクリアランスを回る不具合現象が発生することを防止するための複数の実例の総称的なことを示している。」旨が本件会議の参加者により理解された。
(ｲ)被控訴人テスト機に，「選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつける」という変更すなわち「生海苔がクリアランスに詰まったり，詰まった生海苔が回転円板とともにクリアランスを回る不具合現象が発生することを防止するための複数の実例の総称的なことを示している共回り防止ゴム」からなる構成を付加するという変更を施した量産機の
構成を，本件発明３の構成に合わせて記載すると，
Ａ１生海苔排出口を有する選別ケーシング，
Ａ２（及び）回転板，
Ａ３この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手
段，
Ａ４（並びに）異物排出口
Ａ５をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液
槽を有する生海苔異物分離除去装置において，
B’   前記防止手段を，
B’１突起・板体の突起物（「共回り防止ゴム」が一例である。）とし，B’２この突起物を，選別ケーシングの円周面に設ける構成としたＣ   生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置となる。これにより，「ダストール」の量産機は本件発明３の構成要件の全部を備えることとなった。
なお，ここでいう「共回り防止ゴム」の実施態様は，所定形状・所定大の防止ゴム片，ショットブラストされたザラザラの面，棒材やドライバ先端等の抵抗物である。また，「ダストール」の基本構成（被控訴人テスト機のもの）に乙４３の８文書に示されている変更点を反映させた新型機が株式会社九研（以下「九研」という。）の許に保管され，現存している。


(ｳ)Ｑは，後記のとおり，被控訴人に対し守秘義務を負っていない。したがって，同人が，乙４３の８文書及び本件会議での説明により「生海苔がクリアランスに詰まったり，詰まった生海苔が回転円板とともにクリアランスを回る不具合現象が発生することを防止するための複数の実例の総称的なことを示している共回り防止ゴム」からなる構成を選別ケースの外周に付けることを把握し，基本構成を備えたダストールの試験機・展示会機に当該共回り防止ゴムを付加した本件発明３の構成及び作用効果を知得・理解したことにより，本件発明３（及び本件発明１）は新規性を喪失した。
エＱの守秘義務の不存在
本件記載技術は本件特許出願前に公知となり新規性を喪失したものであるから，そもそも守秘義務の存在を問うべきものではない。また，Ｑは，被控訴人から協力要請を受けた際にも別段秘密についての話を受けておらず，守秘義務に関する契約書も作成しておらず，守秘義務に伴うものとして，販売地域に関する独占権や仕切り価格を特段に安く設定した特別価格も得ていない。
したがって，Ｑは，被控訴人に対し，守秘義務を負わない。オ以上より，本件発明１及び３は，本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明と同一であり，又は本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明に基づき当業者が容易に発明することができたものであることから，法２９条１項１号又は２項に違反し，無効とされるべきものである。
（被控訴人の主張）
ア争点(2)エに関する原判決の判断は正当である。イ控訴人は，乙４３の８文書記載の技術内容は本件特許の出願前に公知となり，新規性が喪失しており，そもそも守秘義務の存在を問うべきものではない旨主張するけれども，仮にそうであれば，その公知を裏付ける具体的事実を主張立証すれば足りるのであって，乙４３の８文書は不要である。この主張はこれまでの控訴人の主張と齟齬するものである。
(6)争点(3)（差止請求の可否）について
（控訴人の主張）
ア仮に，本件特許が有効であり，かつ，本件新装置も本件発明３の技術的範囲に属するものであったとしても，以下のとおり，本件固定リングは本件新装置の回転円板と組み合わせることが可能であり，本件旧装置の「その物の生産にのみ用いる物」ではない。
イ(ｱ)「その物の生産にのみ用いる物」であることは被控訴人において立証すべき事実であるところ，本件新装置に本件固定リングを用いることができない事情及びそれが実用的な用途ではないことについて，被控訴人は特段の主張をしていない。
(ｲ)渡邊機開は，平成２９年度から新型の生海苔異物除去機（以下「MX型」という。）を販売するところ，MX型の回転円板及び固定リングは，平滑な回転円板及びくぼみの形成されていない固定リングのそれぞれのクリアランスに対向する部分に複数の縦溝を形成したものを用いる。本件旧装置は，本件板状部材を設置することにより本件各発明の技術的範囲に属するのであって，本件固定リングは，本件板状部材の取付けが可能というにとどまる。他方，MX型では，クリアランスに対向する部分に縦溝を設けることにより目詰まり防止効果があるとのことであるから，本件固定リングに縦溝を形成することによっても十分にMX型の固定リングとして運用することが可能である。そして，既に市場に出回っている本件旧装置から本件固定リングのみを回収し，これをMX型の構成に変更することによって，本件固定リングはなお実用的な用途に用いることができる。この回収作業のための生産者と販売店である控訴人との譲渡はあり得るところ，このような行為についてまで差止請求を認めることは非経済的かつ不合理であり，まして本件固定リングの廃棄を認めることは侵害の予防のために必要な行為としては過剰である。ウ以上より，仮に本件特許が有効であり，かつ，本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するとしても，原判決の事実認定には誤りがある。
（被控訴人の主張）
争点(3)に関する原判決の判断は正当である。
仮に本件固定リングの凹部に本件板状部材を嵌め込まない状態で装置本体に組み込んだ場合，当該凹部に対応する部分のクリアランスの幅が大きく広がり，当該箇所から異物が通過してしまい，生海苔異物除去機としての実用性があるとはいえなくなる。仮に実用性があると仮定した場合でも，当該変更後の装置は本件新装置の本件新固定リングを本件固定リングに交換しただけであり，他の構成はそのままであるから，依然として本件発明３の技術的範囲に属する。控訴人主張に係るMX型に関しては，既に凹部（くぼみ）が形成されている本件固定リングを回収して凹部の形成されていない固定リングに変更することはできず，仮に当該部分を埋める部材を取り付けるというのであれば，その部材こそ本件板状部材にほかならないことになる。すなわち，既に市場に出回っている本件装置（WK型）から本件固定リングのみを回収し，MX型の構成に変更し，実用的な用途に用いることはできない。(7)争点(5)（損害発生の有無及びその額）について
（控訴人の主張）
ア法１０２条２項の適用について（主位的主張）
海苔業界において，製造業者と販売店の位置づけは異なり，それぞれが得る利益も性質が異なる。販売店の得る利益を被控訴人が享受するためには，被控訴人が，販売店と同様に，海苔の生産地の近くに，生産期の間，対応可能な人員・拠点を配置しなければならないが，このような人員・拠点を有しない被控訴人は，販売店である控訴人と同じような形態で利益を享受することはできない。すなわち，被控訴人が得るべき利益はあくまでも販売店に対して販売することによって得る利益であり，販売店のように，生産者に対して販売することによって得る利益は製造業者である被控訴人に帰属しない。このように，被控訴人には販売店と同様の形態での本件特許の実施は不可能であるから，法１０２条２項の前提となる損害自体が発生していないというべきである。被控訴人が請求し得るとしても，実施料相当額にとどまる。
イ被控訴人の得た利益について（予備的主張）
(ｱ)サービス品について
原判決は，サービス品につき実質的な値引きに相当する旨の主張を排斥したけれども，法１０２条２項は侵害者が受けた利益をもって特許権者が受けた損害の額と推定するものであり，侵害者が受けた利益についての立証責任は特許権者にある。控訴人が自認する額を超える「侵害者の受けた利益」を認定するためには，被控訴人においてその立証がされなければならない。
(ｲ)セット品について


原判決は，セット品に関する控訴人の主張を排斥したけれども，控訴人主張に係るセット品は，単なる関係維持のための販促品として無償で提供するようなものではなく，生産者からの他の製品をサービスとしてつけてほしいという要望を受け，価格交渉の上，控訴人自らが得るべき利益を削って提供しているものである。そうである以上，当該セット品と生海苔異物除去機は，セットで販売されたものと考えるべきである。仮に原判決の判示するようにセット品は無償で提供したものとするならば，販売価格が付されていないとしてセット販売した製品全体の利益から生海苔異物除去機に相当する利益を按分計算した取引番号１５～２１，２６及び６１の各取引についても，生海苔異物除去機もサービスとして提供したものであるとして，利益が生じていないと認定されなければならない。
また，仮に販売価格の算定においてセット品を考慮しないというのであれば，控訴人が自らの利益を削ってまでサービスとして提供した結果取引が成立したのであるから，変動経費としてその仕入価格を控除すべきである。
セット品に関する控訴人の主張については，本判決別紙セット品一覧表記載のとおり補充ないし訂正する。
(ｳ)控除されるべき経費（納入・据付・アフター対応等費用）ａ法１０２条２項における侵害者の受けた「利益」とは，いわゆる限界利益，すなわち，粗利益から侵害品の販売数量に応じて増加する変動経費を控除した金額をいう。
この点につき，控訴人は，原審において，生海苔異物除去機１台を販売するに当たり納入据付費用として少なくとも１０万円程度の費用が生じていると考えるべき旨などを主張したけれども，原判決はこの点を看過し，何らの判断もしていない。原判決の認定は，実質的には，法１０２条２項の「侵害者の得た利益」を粗利益と解釈し，法令の解釈適用を誤ったものというべきである。
ｂ    控訴人のような販売店は，生海苔異物除去機を販売するに当たり，納入・据付・試運転の立会いやアフターサービスを負担する。そして，これらの費用は，海苔業界の慣習に従い，生海苔異物除去機の販売代金とは別途に代金を徴求されておらず，販売代金に含まれているものであるが，生海苔異物除去機の販売数量の増加に伴い増加する変動経費である。したがって，これらに要する費用については控除が認められなければならない。
その額については，控訴人において，生海苔異物除去機の移設工事の機械組立・据付費及び運搬費等が機械本体価格の２０％に相当することなどから，控訴人の利益を差し引くとしても，機械本体の定価の１０％相当額程度と見るのが適当である。
(ｴ)以上によれば，控訴人の得た利益は，本判決別紙販売価格等一覧表の「控訴人の得た利益」欄記載の金額にとどまる。
ウ本件各発明の寄与率について
原判決は，本件各発明が本件製品１及び２の販売に寄与する割合を減ずることは相当でないとする。
しかし，海苔の生産において，異物除去の効率化を進めたとしても，海苔の生産量が増加するものではないのに対し，異物除去の精度が向上すれば廃棄される乾海苔の量が減り，生産される海苔は量・質ともに向上し，生産者の利益の増加につながる。このように，生海苔異物除去機の中心的な機能は異物除去性能であり，生産者が製品を購入するに当たって最も考慮するのは，異物除去の効率ではなく，除去の精度である。しかるに，本件各発明は，生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関するものであるとしても，中心的機能である異物除去性能そのものに関するものではない。
また，本件各発明が解決すべき課題とする「共回り」が発生するのは海苔の収穫期の終わり頃のハタキと呼ばれる時期であるところ，ハタキの時期は長くとも１か月程度であり，海苔の収穫期全体の５分の１以下の期間である。
さらに，クリアランスに生じる目詰まりについては，クリアランスを広げるように調整すれば問題なく海苔はクリアランスを通過するのであり，本件旧装置及び本件新装置とも回転円板が上下に稼働する構造となっていることなどから，そのような調整は可能である。したがって，本件各発明を利用しなくとも対応は可能である。
加えて，前記のとおり，固定リング及び回転円板のクリアランスに面する部分に縦溝を形成することによって，目詰まり防止効果が認められる。
これらの点に加え，本件各発明を実施せずとも，海苔生産者は渡邊機開というブランドに惹かれて生海苔異物除去機を購入することから，生海苔異物除去機の販売における本件各発明の寄与率を１００％と見ることはできず，２０％を超えないというべきである。
エ消滅時効について（主位的主張）
(ｱ)被控訴人は，以下のとおり，控訴人が本件装置（WK   型）を販売している事実を知っており，また，個々の生産者に対する取引も認識していた。したがって，本訴提起の日である平成２８年２月１５日から３年をさかのぼる時点よりも前の取引については既に消滅時効が完成しており，控訴人は，その消滅時効を援用する。
(ｲ)控訴人は，毎年大阿蘇夏期講習会に出展し，協賛企業としてパンフレットに広告も掲載しているところ，この広告には，控訴人が渡邊機開製の商品を取り扱っていることが記載されている。他方，被控訴人も，子会社である株式会社フルテック（以下「フルテック」という。）名義ではあるものの同講習会に出展している。これにより，被控訴人は，控訴人が渡邊機械製の生海苔異物除去機を取り扱っている事実を認識していた。
また，控訴人は被控訴人製品も取り扱っており，被控訴人の従業員が控訴人の下を訪問することも多くあった。その際，情報交換は頻繁に行われており，被控訴人の親和製作所に対する本件特許権侵害訴訟提起後である平成２２年以降，控訴人は，その動向に関する質問をするとともに，渡邊機開製の生海苔異物除去機も対象になるかとの質問もしていた。このような間柄であった控訴人と被控訴人との関係性に照らせば，被控訴人は，容易に「損害」の発生及び控訴人が「加害者」であることを認識し得た。
このように，被害者が容易に「損害」及び「加害者」を認識し得る状況においては，消滅時効は進行すると解するべきである。本件では，被控訴人が，控訴人が渡邊機械製生海苔異物除去機を取り扱っており，「加害者」となり得る事実を認識した時点から，消滅時効が進行すると解するべきである。
(ｳ)損害発生の認識について
控訴人は，渡邊機開製品のみならず，被控訴人製の海苔生産機械も販売しており，渡邊機開製の生海苔異物除去機を販売した生産者に被控訴人製の海苔生産機械を販売することも多い。このような生産者の作業場においては，渡邊機開製の生海苔異物除去機と被控訴人製品が一緒に存在することになる。しかも，渡邊機開及び被控訴人は，いずれも前処理工程に属する生産機械を販売していることから，これらの製品は，作業場の中でも近接した場所に設置されることが多い。


そして，海苔の生産期間中における異常対応等は販売店が行うが，被控訴人も，自社製品の点検，修理等のために生産者の作業場を訪問する。このため，この訪問の際に被控訴人は渡邊機開製異物除去機を見ており，当該生産者が何者かから渡邊機開製異物除去機を購入したことを認識し，損害の発生を知ることになる。なお，上記点検等はフルテックが実施することが多いようであるが，その場合も当然被控訴人に対して報告しているはずであるから，同様である。
(ｴ)加害者の認識について
生産者は，販売店からのアフターサービス等を前提に生海苔異物除去機を含む海苔の生産機械類を購入することから，基本的に特定の販売店と強い結びつきを有している。このため，控訴人を通じて被控訴人製品を購入した生産者の作業場に存置してある海苔の生産機械類については，控訴人が販売したものであることを把握し得る。また，熊本有明地区に限れば，生海苔異物除去機を取り扱う販売店は控訴人と九研の２社であるところ，九研の販売した生産機械類には同社独自のステッカーが貼付されていることから，それがない渡邊機開製異物除去機については，控訴人が販売したものであることを把握し得る。
オ消滅時効について（予備的主張）
(ｱ)本判決別紙被控訴人製品納入状況一覧表記載の各生産者は，控訴人から被控訴人製品を購入した者である。
被控訴人は，被控訴人製品の納入・試運転にその従業員（基本的にはフルテック従業員）を立ち会わせているところ，生産者の作業場においては，各海苔の生産機械類は連動するように接続されているため，当該従業員が被控訴人製品の納入・試運転に際して生産者の作業場に立ち入れば，そこに設置された異物除去機を見ないことはあり得ない。また，前記のとおり，生産者は特定の販売店との結びつきが強く，基本的に，同一の販売店から各種海苔生産機械を購入する。このため，控訴人を通じて被控訴人製品を購入した生産者方に渡邊機開製の生海苔異物除去機が存置されている状況を見れば，同製品を控訴人が販売したことは把握し得る。
したがって，控訴人を通じて被控訴人製品を販売した生産者方を訪れた被控訴人（ないしフルテック）従業員が渡邊機開製の異物除去機を見れば，控訴人が生産者に対して同製品を販売したことを認識することとなる。
(ｲ)取引番号１０，１１について
被控訴人は，Ｒに対し，平成２２年及び平成２４年３月５日に，控訴人を通じて被控訴人製品を販売した。また，Ｒに対しては，平成２２年１０月３０日，WK-550が納入された。
控訴人は，平成２４年３月２日，売上として計上する前ではあるものの，Ｒに対し，被控訴人製品の納入据付作業を実施したところ，フルテック従業員もこれに立ち会ったことから，この際，同人は，Ｒ方に置かれたWK-550（２台）を見た。
したがって，被控訴人は，平成２４年３月２日の時点で，控訴人が，Ｒに対し，本件装置（WK型）を販売した事実を認識した。
(ｳ)取引番号２３について
被控訴人は，Ｓに対し，平成２２年２月１０日及び平成２４年１１月１６日に，控訴人を通じて被控訴人製品を販売した。また，Ｓに対しては，平成２０年３月１日，WK-600が納入された。控訴人は，平成２４年１１月１５日，売上として計上する前ではあるものの，Ｓに対し，被控訴人製品を納入したところ，その納入据付作業には，フルテック従業員も立ち会ったことから，この際，同人は，Ｓ方に置かれたWK-600を見た。
したがって，被控訴人は，平成２４年１１月１５日の時点で，控訴人が，Ｓに対し，本件装置（WK型）を販売した事実を認識した。
(ｴ)取引番号３２について
被控訴人は，Ｔに対し，平成２３年１１月２６日，控訴人を通じて被控訴人製品を販売した。また，Ｔに対しては，平成２１年１１月３日，WK-600が納入された。
控訴人は，平成２３年１１月３０日，Ｔに対し，被控訴人製品の試運転を実施したところ，フルテック従業員もこれに立ち会ったことから，この際，同人は，Ｔ方に置かれたWK-600を見た。したがって，被控訴人は，平成２３年１１月３０日の時点で，控訴人が，Ｔに対し，本件装置（WK型）を販売した事実を認識した。
(ｵ)取引番号３９について
被控訴人は，Ｕに対し，平成２３年１１月２５日，控訴人を通じて被控訴人製品を販売した。また，Ｕに対しては，平成２２年１月８日，WK-600が納入された。
控訴人は，平成２３年１１月２２日，売上として計上する前ではあるものの，Ｕに対し，被控訴人製品の納入据付作業を実施したところ，フルテック従業員もこれに立ち会ったことから，この際，同人は，Ｕ方に置かれたWK-600を見た。
したがって，被控訴人は，平成２３年１１月２２日の時点で，控訴人が，Ｕに対し，本件装置（WK型）を販売した事実を認識した。
(ｶ)取引番号４３について
被控訴人は，Ｖに対し，平成２３年１１月３日，控訴人を通じて被控訴人製品を販売した。また，Ｖに対しては，平成２２年２月２日，WK-600が納入された。
控訴人は，平成２３年１１月８日，Ｖに対し，被控訴人製品の納入据付作業を実施したところ，フルテック従業員もこれに立ち会ったことから，この際，同人は，Ｖ方に置かれたWK-600を見た。したがって，被控訴人は，平成２３年１１月８日の時点で，控訴人が，Ｖに対し，本件装置（WK型）を販売した事実を認識した。(ｷ)上記(ｲ)～(ｶ)記載の各生産者をはじめ，前記被控訴人製品納入状況一覧表記載の各生産者は，いずれも被控訴人製品を控訴人を通じて購入し，フルテック従業員は，遅くとも被控訴人製品を納入した年の漁期始めまでには，その納入据付ないし試運転に基本的に立ち会っていたものである。したがって，少なくとも，別紙被控訴人製品納入状況一覧表記載の各取引については，消滅時効が完成している。
（被控訴人の主張）
ア争点(5)に関する原判決の判断は，いずれも正当である。
イ法１０２条２項の適用について


控訴人は，被控訴人が装置製造業者であり，販売店でないとの一事をもって，被控訴人が自ら生産者に対して販売することはできないなどと主張するけれども，被控訴人が生産者に対して装置を販売することにつき何ら法的障害は存在しないから，被控訴人が控訴人により販売された取引先へ販売できなかったことにはならず，また，控訴人が得た利益を被控訴人が得られなかったことにもならない。
ウ被控訴人の得た利益について
(ｱ)サービス品及びセット品の取扱いについて，原判決の判断に誤りはない。
(ｲ)控除されるべき経費（納入・据付・アフター対応等費用）についても，原判決の判断に誤りはない。控訴人は，控除すべき経費として，一方では１０万円と主張し，他方では機械本体の定価の１０％相当額程度とするが，いずれもその根拠は薄弱である。また，装置の納品やセッティングは，メーカーである渡邊機開が行う場合がほとんどであるし，その送料は渡邊機開又は顧客が負担するのであるから，控訴人の経費に算入し得るものではない。さらに，メンテナンス，補修等の工賃は，別途顧客に対して請求しており，同様に控訴人の経費には算入し得ない。
エ本件各発明の寄与率について
(ｱ)本件製品１及び２の販売に対する本件各発明の寄与率は１００％であり，減額事由は存在しない。原判決の判断に誤りはない。(ｲ)控訴人は，異物除去の「効率」と「精度」に言及するけれども，その区分の基準は不明確である。また，効率化を進めることは，結局は生産量の増加に貢献することになるから，控訴人の主張を前提としても実質的には異ならない。
また，生海苔の状態は自然環境に左右されることから，海苔採取の初期段階でも異物が大量に発生する場合もあり，海苔生産者は常に本件各発明を実施した状態で異物除去機を使用する。すなわち，「共回り」が発生する時期はハタキの時期に限られない。
クリアランスの調整については，これを行うと異物がクリアランスを通過してしまうことになり，異物除去機の使用としては自殺行為である。さらに，控訴人は，固定リング等に縦溝を形成することで目詰まり防止ができるとするけれども，本件各発明を実施した部分がなくとも本件旧装置及び本件新装置の販売が控訴人によって可能であったことを主張立証しなければ無意味である。
オ消滅時効（主位的主張）について
(ｱ)控訴人は，その主張に係る事情によれば被控訴人が控訴人による本件装置（WK型）の販売の事実を知り得た旨主張しているにとどまり，本件装置（WK型）の販売につき被控訴人が現実に了知していた事実を主張立証していない。
したがって，消滅時効の起算点に関する控訴人の主張は誤りである。(ｲ)控訴人は，本件訴訟を提起した平成２８年２月１５日から３年前の時点である平成２５年２月１５日以前の販売分につき損害賠償請求権が消滅時効により消滅した旨主張する。
しかし，被控訴人は，平成２７年１０月２６日，控訴人に対し，平成２７年９月２４日付け証拠保全申立書の送達により，損害賠償請求についての催告を行ったことから，控訴人の上記主張は誤りである。(ｳ)控訴人は，被控訴人がいつの時点で控訴人による本件装置（WK   型）の販売事実を認識したかを具体的に明示しておらず，大阿蘇夏期講習会への出展や被控訴人従業員が控訴人を訪問し，情報交換をしていたなどという抽象的な事情を指摘するにとどまる。また，控訴人がパンフレットに取扱商品として渡邊機開製品を掲載したからといって，それ以降の同社製品につき全て控訴人経由で販売すべきことが第三者に示されたことにはならない。
(ｴ)被控訴人が控訴人を含む販売店に対して本件製品１の取扱いを停止するように通知したのは平成２６年１１月４日付け「お知らせ」文書が初めてであるところ，被控訴人は，この通知をする直前の事実関係の調査を経て，控訴人が本件製品１を販売した具体的事実を知るようになったものである。すなわち，被控訴人が，控訴人の本件装置１の販売によって本件特許権が侵害され，損害が発生したことを具体的に知ったのは，早くとも平成２６年１１月頃である。
したがって，控訴人の本件製品１の販売による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は平成２６年１１月であるところ，被控訴人は，平成２７年１０月２６日に催告し，平成２８年２月１５日付けで本件訴訟を提起したのであるから，平成２５年２月１５日以前の販売分に係る損害賠償請求権について消滅時効は中断している。
カ消滅時効（予備的主張）について
争う。
第３当裁判所の判断
１本件各発明の意義
本件訂正明細書等の記載及び本件各発明の意義については，原判決「第４当裁判所の判断」「１本件各発明の意義」（原判決３７頁１７行目～４４頁２４行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。２争点(1)（本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するか）について(1)争点(1)（本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するか）についての判断は，原判決４８頁２１行目の「方法」を「方向」に改め，また，後記(2)のとおり付加するほかは，原判決「第４当裁判所の判断」「２    争点(1)（本件新装置が本件発明３の技術的範囲に属するか）について」（原判決４４頁２５行目～５２頁１行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)当審における控訴人の主張について
ア控訴人主張に係る認定の誤り１について
(ｱ)控訴人は，原判決につき，凹部Ｅの間に形成されている凸部Ｄが構成要件B’１の突起物に相当するとした判断の基準が明示されていない点で認定の誤りがあるなどと主張する。
(ｲ)しかし，控訴人指摘に係る原判決の前半の判示部分（本判決第２，５，(1)，イ）は，控訴人の主張に対し，凹凸の概念に含まれる構成であってもそのことをもって直ちに「突起・板体の突起物」に該当しないとはいえないことを示したのに対し，後半の判示部分（同上）は，構成要件B’１が防止手段を「突起・板体の突起物」と特定するのみであることを踏まえ，凹凸部につきこれを控訴人が主張するように「凹凸部の長手方向が環状隙間における生海苔の移動方向に貫通していること」に限定して解釈すべき理由がないことを示したものに過ぎないのであるから，両者の間に矛盾はないし，原判決が，凹凸部の凸部が構成要件B’１の「突起物」に該当するか否かの判断基準を示さないからといってその判断に瑕疵があるものでもない。


(ｳ)なお，本件新装置につき，回転円板の表面を全体として見ると凹部Ｅと凸部Ｄが交互に現れるものと認められるけれども，凸部Ｄが凹部Ｅの底面部３ｂ２から円周面方向に部分的に突き出ていることをもって出っ張りと判断することに問題はなく，当該部分は突起に，そのような物自体は「突起物」に該当すると判断した原判決の判断に何ら矛盾ないし不合理な点はない。
イ控訴人主張に係る認定の誤り２について
(ｱ)控訴人は，原判決につき，構成要件   B’１の「突起・板体の突起物」は，本件発明３の防止効果及び矯正効果を有する場合に限定されないとしたことにより，構成要件Ａ３を備える必要がないとしている点で認定の誤りがあるなどと主張する。
(ｲ)しかし，原判決の指摘するとおり，構成要件   B’１はその文言上防止手段を「突起・板体の突起物」と特定するのみであり，それ以上に限定して解釈すべき理由はない。この点に関する原判決の判断に誤りはない。
ウ控訴人主張に係る認定の誤り３について
(ｱ)控訴人は，原判決につき，凹部Ｅの間に形成されている凸部Ｄが構成要件B'１の突起物に相当すると認定する基準として凸部Ｄの縁が生海苔を切断するエッジの役割を果たすという基準を示しているが，当該基準は本件訂正明細書等には全く記載されておらず，また，共回り防止機能と結びつける証拠のないままエッジの役割を認定している点で認定の誤りがあるなどと主張する。
(ｲ)しかし，控訴人指摘に係る原判決の判示部分は，そもそも，凹部Ｅの間に形成されている凸部Ｄが構成要件B’１の突起物に相当すると認定する基準を示す趣旨のものと理解し得ない。当該判示部分は，被控訴人の主張のみならず，凹部Ｅの円周方向における両端縁が生海苔（海苔の原藻）を切断するエッジの役割を果たす旨の控訴人の主張及びここでいう「両端縁」とは凸部Ｄの縁でもあることを踏まえ，控訴人の主張を前提としても，本件回転円板の凸部Ｄは共回り防止機能を果たしていると認定される旨の判断を念のため示したものに過ぎないし，その認定判断に誤りもない。
エ以上より，この点に関する控訴人の主張はいずれも採用し得ない。３争点(2)ア（未完成発明，実施可能要件違反，サポート要件違反及び明確性要件違反）について
(1)争点(2)ア（未完成発明，実施可能要件違反，サポート要件違反及び明確性要件違反）についての判断は，後記(2)のとおり付加するほかは，原判決「第４当裁判所の判断」「３    争点(2)ア（未完成発明，実施可能要件違反，サポート要件違反及び明確性要件違反）について」（原判決５２頁２行目～２３行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)当審における控訴人の主張について
ア控訴人は，本件訂正明細書等には凹凸の構成が具体的かつ明確に開示されておらず，当該凹凸については未完成発明等の無効理由があるところ，原判決は構成要件B'１の「突起・板体の突起物」と凹凸との関係について論ずることなくその無効理由を否定しており，控訴人の主張する凹凸と無効理由との関係について適正に認定していない誤りがある旨主張する。イしかし，原判決は，本件回転円板に存在する凹凸全体が構成要件   B’１の「突起・板体の突起物」に相当する旨判断したものではなく，本件回転円板の凸部Ｄにつき，凹部Ｅの底面部３ｂ２から円周面方向に部分的に突き出ており，出っ張りと判断される部分であるから，当該部分は「突起」に，そのような物自体は「突起物」に該当するとして，構成要件B'１の「突起・板体の突起物」に該当する旨判断したものである。この点に関する控訴人の上記主張はそもそも原判決の判断を正解しないものというべきであって，失当である。
したがって，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
４争点(2)イ（拡大先願）について
(1)争点(2)イ（拡大先願）については，原判決５８頁１５行目の「環状枠固定部」を「環状枠板部」に改め，また，後記(2)のとおり付加するほかは，原判決「第４当裁判所の判断」「４    争点(2)イ（拡大先願）について」（原判決５２頁２４行目～６１頁６行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)当審における控訴人の主張について
ア控訴人主張に係る認定の誤り１について
(ｱ)控訴人は，原判決につき，乙１考案の技術的思想においては「当該生海苔異物」は「クリアランスを通過させるべき海苔の原藻対象」とし，凹部に達した「生海苔異物」を「クリアランスを通過させる」ように構成しているにもかかわらず，「海苔製品の原料として利用できないもの」として認定しており，その技術的思想を適正に認定していない旨主張する。
(ｲ)しかし，原判決の判示のとおり，乙１考案は，「環状枠板部の内周縁に所要数の凹部を形成するとともにこの凹部における前記クリアランスを他の部分よりも広幅とすることによって，クリアランスに詰まる異物の大部分を占める茎部の付いている生海苔が前記回転板によって引きずられ上記凹部の位置に達した際に同凹部におけるクリアランスを通過することができる」ようにしたものである。すなわち，乙１考案は，第一又は第二環状固定板の凹部以外の箇所（控訴人主張に係る複数の凹部（２３１，３３１）の間の凸部と見なされる形状の箇所）では，対向する壁である第一又は第二回転板の外周縁との間にクリアランスの幅狭部を形成することで，異物を含んだ生海苔混合液から，異物を含まない生海苔のみを水と共に通過させるようにしつつ，このクリアランスの幅狭部に生海苔異物が詰まった場合は，この詰まった生海苔異物が回転板に引きずられてクリアランス内を移動し，前記凹部の位置に達した際に，当該凹部とこれに対向する第一又は第二回転板の外周縁との間に形成される広幅のクリアランスを通過させることで，目詰まりを解消しようとするものである。
そうすると，乙１考案は，同じく生海苔異物の目詰まり防止という作用効果を奏するといっても，目詰まりの原因となっている生海苔異物をしてクリアランスを通過させるか否かという点で，本件各発明とはその技術的思想及び機序を異にするものであり，そこでは，「茎部の付いている生海苔」が「海苔製品の原料として利用できるものか否か」は本質的な問題ではない。原判決は，この点をもって乙１考案の「凹部」は本件各発明の「突起・板体の突起物」（構成要件Ｂ１，B'１，B’’１）とは異なるものであり，乙１考案は本件各発明の構成要件Ａ３の「防止手段」の構成を備えていない旨判断したものであって，その判断に誤りはない。したがって，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
イ控訴人主張に係る認定の誤り２について


(ｱ)控訴人は，乙１明細書等には本件訂正明細書等記載の共回り現象が発生していること，凹部によって共回り現象が解消されることがそれぞれ明記されており，乙１考案と本件各発明には相違点は存在しないから，この点につき原判決には認定の誤りがある旨主張する。(ｲ)しかし，控訴人が指摘する乙１明細書等の記載は，いずれも「前記クリアランスに詰まった生海苔異物は前記回転板によって引きずられ前記凹部の位置に達した際に，前記凹部におけるクリアランスを通過することができる」というものであるところ，原判決が指摘するとおり，共回り現象がクリアランスの目詰まりの原因となり得るとしても，クリアランスに目詰まりを生じることが認識されていたことをもって直ちに共回り現象が認識されていたことを意味するものではないことを踏まえると，上記記載をもって共回り現象の発生及び解消が記載されているものと理解することは必ずしもできないというべきである。また，本件各発明は共回り防止手段として「突起・板体の突起物」を設ける構成を特定するものであるのに対し，乙１明細書等の前記記載は，凹部により目詰まりを解消するものである点で，明らかに相違する。なお，乙１考案の凹部の間には凸部と見なされ得る形状の箇所が存在するけれども，当該箇所は，対向する壁である第一又は第二回転板の外周縁との間にクリアランスの幅狭部を形成することにより，本件各発明が従来技術とする回転板方式の生海苔異物分離除去装置（乙４発明）の異物除去の機能と同じく，異物を含まない生海苔のみを通過させる機能を果たす部位と見られ，乙１考案において，生海苔異物による目詰まりが生じることがないようにする機能（突起・板体の突起物が果たすべき機能）は，専ら環状枠板部の内周縁の凹部において対向する壁との間の隙間が他の部分よりも広幅となっていることにより生じるものである。このように，乙１考案の凹部の間の凸部と見なされる形状の箇所は，目詰まりを解消する機能を果たすものではないから，これをもって本件各発明の「突起・板体の突起物」に該当するということもできない。(ｳ)以上より，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
ウ控訴人主張に係る認定の誤り３について
(ｱ)控訴人は，原判決につき，回転板方式の生海苔異物除去機に問題が発生していた旨の被控訴人会長の陳述書（甲３６）の陳述内容を正確に評価せず，重要な事実を看過した点で認定の誤りがある旨主張する。(ｲ)しかし，控訴人指摘に係る被控訴人会長の陳述書には，「この回転板方式もローラ方式同様に極めて問題の多い商品でした。」との記載こそあるものの，その「問題」の具体的内容は必ずしも明らかでない。すなわち，当該陳述書によれば，回転板方式の海苔異物除去機に何らかの「問題」が発生していたことはうかがわれるものの，「生海苔及び異物が回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象，又は，生海苔等がクリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象が生じ，究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する。」という共回りの現象が具体的に記載されているわけではなく，これをもって本件訂正明細書等記載の共回り現象を被控訴人会長が認識していたことの裏付けと見ることはできない。
したがって，上記陳述書の記載を根拠として，乙１考案の出願当時，共回り現象が発生していたことを当業者が広く認識していたということはできない。この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
エ控訴人主張に係る認定の誤り４について
(ｱ)控訴人は，被控訴人及び渡邊機開製の各生海苔異物除去装置に設けられている鉛直溝は乙１考案の凹部に相当するところ，当該鉛直溝は本件各発明の「突起・板体の突起物」に相当するから，乙１明細書等には本件各発明の「突起・板体の突起物」に該当する凹部及び隣接する凹部間に形成される凸部が開示されており，また，乙１考案の凹部及び隣接する凹部間に形成された凸部について，本件特許出願当時の技術及び現在の技術のいずれによって評価しても，当該凸部と凹部とが一体となって目詰まりを解消する機能を果たすから，当該凹部及び凸部自体が「突起・板体の突起物」に該当するとし，原判決には，乙１考案の「凹部」に相当する「鉛直溝」につき適正に認定していない点で誤りがある旨主張する。
(ｲ)しかし，乙１考案の凹部の間の凸部と見なされる形状の箇所が本件各発明の「突起・板体の突起物」に該当しないことは，上記イ(ｲ)のとおりである。
また，本件各発明では，防止手段を「突起・板体の突起物」とする旨規定され，「突起・板体の突起物」以外のものが防止手段に含まれないことが明確に理解されるところ，「突起」とは，「ある部分が周囲より高く突き出ていること。また，そのもの。でっぱり」を意味する語であるから，「突起・板体の突起物」とは，所定の面もしくはクリアランスに突き出たもの，又は所定の面もしくはクリアランスに突き出たものであって板状のものであると解される。これに対し，鉛直溝は，所定の面もしくはクリアランスに突き出たもの，又は所定の面もしくはクリアランスに突き出たものであって板状のもののいずれにも当たらないことは明らかである。
そうすると，鉛直溝自体を防止手段と考えようとしたとしても，それは突起・板体の突起物に該当しないから，結局，本件各発明の「防止手段」に含まれない。なお，控訴人は，当該鉛直溝につき「エッジ部によってクリアランスに詰まっている生海苔を切断して目詰まりを防止する機能」を発揮するものとも主張するが，鉛直溝を「突起・板体の突起物」と解することができないことは上記のとおりである以上，無意味な主張立証というほかはない。
(ｳ)したがって，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。５争点(2)ウ（乙４発明及び周知技術による進歩性欠如）について(1)争点(2)ウ（乙４発明及び周知技術による進歩性欠如）については，原判決６９頁下から４行目の冒頭から７０頁６行目末尾までを以下のとおり改め，また，後記(2)のとおり付加するほかは，原判決「第４当裁判所の判断」「５争点(2)ウ（乙４発明及び周知技術による進歩性欠如）   について」（原判決６１頁７行目～８０頁２０行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。


「混合液主タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し，この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けた生海苔の異物分離除去装置における第一分離除去具であって，前記第一分離除去具は，第一回転板，第一回転板との間にクリアランスを形成する環状固定板と環状枠板で構成される環状枠板部，環状枠板を連設するための周筒部，異物を排出するための管状の排出路及びそれに続く排出管，及び，クリアランスを通過した海苔混合液を混合液連設タンクに排出するガイド筒とで構成されている，生海苔の異物分離除去装置における第一分離除去具。」
(2)当審における控訴人の主張について
ア控訴人は，本件特許の出願前には回転板方式の生海苔異物除去装置において生海苔の詰まりが発生することは周知であり，当業者において乙４発明に対し乙２及び乙３各公報記載の技術を組み合わせることはでき，その組合せにより本件各発明に容易に想到し得るから，本件各発明に進歩性はないとして，この点に関する原判決の判断は誤りである旨主張する。
イしかし，本件特許出願前に回転板方式の生海苔異物除去装置において生海苔の詰まりが発生することが周知であったことの裏付けとして控訴人が指摘する陳述書のうち，被控訴人会長のもの（甲３６）は，前記のとおり，回転板方式の生海苔異物除去装置にトラブルがしばしば発生していたことを述べているに過ぎず，本件特許出願前に「共回り」が周知であったことを具体的に示すものではない。
他方，海苔製造機械販売業者及び海苔生産業者の陳述書（乙５５の１～８）は，いずれも，回転板方式の生海苔異物除去装置の詰まりについて，「この異物除去機は，異物分離処理中に，海苔原藻が隙間に詰まり，良品槽へ通過させることができなくなることがよくありました。／特に，海苔原藻が肉厚で，硬いときにはよく詰まりました。」（「／」は改行を示す。以下同じ。）として，回転板方式の異物分離除去装置による異物分離処理中にクリアランスに詰まりが発生した旨記載するものであり，そのような問題点があったことは理解し得るものの，その詰まりの原因が，本件訂正明細書等が定義する「共回り」によるものであることが本件特許の出願当時周知であったことを示すものとはいえない。そうすると，これらの陳述書を根拠に，本件特許出願前には回転板方式の生海苔異物除去装置において生海苔の詰まりが発生することが当業者に周知の事項であったとはいえるとしても，その原因が「共回り」であることが周知の事項であったとまではいえない。したがって，乙４発明に乙２及び乙３各公報記載の技術を組み合わせることで本件各発明に容易に想到し得たということはできない。また，そもそも乙２及び乙３各公報記載の技術を乙４発明と組み合わせることができないことなどは，原判決の判示のとおりである。
ウ以上より，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。６争点(2)エ（公知による新規性及び進歩性欠如）について(1)証拠（各項に掲げたもの）によれば，以下の事実が認められる。
ア乙４３の８文書
乙４３の８文書は，「フルタ電機（株）技研工場」作成名義の平成１０年４月２８日付け「ダストールの試験機，展示会機から新型への変更点」と題する文書であるところ，その中には「１選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつける／選別タンク内の海苔濃度を濃くできる事により良品タンクへの海苔濃度が濃くできる」との記載（本件記載）がある。
イ平成１０年４月１１日付け「海苔タイムス」（乙４３の２）及びカタロ
グ（乙４３の３）
平成１０年４月１１日付け「海苔タイムス」広告欄には，以下の記載並びにFD-380K及び   FD-380Sの外観写真を含む広告が掲載されている。また，FD-380K及びFD-380S   のカタログ（乙４３の３）にも，同様の記載がある。
「●良い海苔づくりを推進する。」
「フルタダストール」
「性能アップで作業時間大幅短縮！」
「異物はミンチ前に除去!!」
「FD-380K／海水が豊富に使用できる作業場向きです。／メリット：／大型洗浄撹拌槽付ですので／海苔が，よりキレイに洗えます。」「FD-380S／海水量が少なくてすみます。／メリット：／海水の運搬労力・コストを節約します。」
「■特長／…●高濃度選別（異物除去）が出来ます。／…●逆洗機能付／濃い海苔が詰まった時，自動的に逆噴し，／詰まりを取り除きます。」
「フルタ電機株式会社」
ウカタログ（乙４３の４）
被控訴人作成の平成１０年４月付けカタログ「フルタ海苔機械」（乙４３の４）は，当時の被控訴人の取扱製品に関する総合カタログであり，「ダストール」の項目が設けられ，FD-380K及びFD-380S   が紹介されているところ，これらの製品の「特長」の１つとして「逆洗機能付き／隙間に濃い海苔が詰まった時，自動的に逆噴し隙間を広げ洗浄し，詰まりを取り除きます。」との記載がある。
(2)「ダストール」の構成


上記(1)イ及びウ認定の各記載によれば，平成１０年４月頃に被控訴人により製造・販売されていた「ダストール」FD-380K型及びFD-380S   型は，海苔づくりに使用する洗浄及び異物除去機能を備えた装置であり，その洗浄及び異物除去の過程で隙間の目詰まりを生じた場合には，自動的に逆噴して隙間を広げることによりその詰まりを取り除く機能を有するものであることがうかがわれるが，それ以上に，本件特許の出願当時における「ダストール」が具体的にどのような構造の装置であったかをうかがわせる証拠はない。なお，控訴人らは，写真集（乙４３の１５）における被写体である装置（以下「乙４３の１５装置」という。）が，Ｌ型金具が取り付けられている点を除き「ダストール」及びその前身である被控訴人テスト機と構成を同じくすることを前提とした主張をするけれども，乙４３の１５装置の型式は「FD380D-2K」であって，「FD-380K」や「FD-380S」とは異なること，その納入は平成１２年１月１８日（本件特許の出願より後の日）とされていること，写真の撮影日は平成２８年１２月３日とされており，納入から撮影までの間にその構造等に改変等が加えられた可能性も否定し得ないことなどに鑑みると，これがＬ型金具の点を除き本件特許出願当時の「ダストール」等と構成を同じくするものと断定することはできないというべきである。また，控訴人は，被控訴人テスト機を，Ｗ及びＸの作業場に持ち込んで試験運転をし，さらに，関係者以外にも見学させたこと等によって，被控訴人テスト機は公知であったとも主張するけれども，このことは，被控訴人テスト機がFD-380K等と同様の構成であったことを裏付けるものではない。(3)仮に，本件特許の出願当時における「ダストール」が，Ｌ型金具の点を除き乙４３の１５装置と基本的に同一の構造を有するとした場合，本件発明３と乙４３の１５装置（ただし，Ｌ型金具を除く。）とは，以下の点で相違する。すなわち，本件発明３は，
Ａ３   この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止
手段，
B’   前記防止手段を，
B’１突起・板体の突起物とし，
B’２この突起物を，回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける
構成とした
Ｃ生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置であるのに対し，乙４３の１５装置は，この構成を有しない。(4)上記(3)を前提に，本件各発明の新規性ないし進歩性について検討する。ア(ｱ)乙４３の８文書には，共回り防止ゴムについて，本件記載はあるものの，それ以外にこれに言及した記載はない。このため，本件記載に示された「共回り防止ゴム」がいかなる形状のものであり，選別ケースの外周のどの位置に，どのような態様で設けられるかといった具体的な構成は，本件記載ないし乙４３の８文書には示されていない。(ｲ)この点，控訴人は，本件記載を見たＱは，その技量に基づき，本件記載は「共回り防止ゴムと称する部材を選別ケースの外周に取り付け，生海苔が隙間（クリアランス）に詰まったり，回転円板と一緒に回ることを解決すること」を試すものと理解し，本件各発明の課題，目的，構成及び効果を理解し得たし，本件記載を知り得た当業者であれば，Ｑ以外の当業者にとってもこのことは同様である旨主張する。しかし，本件記載から，Ｑ及び当業者が，選別ケースの外周に共回り防止ゴムを付ける目的が生海苔排出口から良品として排出されていく生海苔の量を増やすことにあることを認識し得たとしても，そのための構成については，本件記載には「選別ケースの外周」に「共回り防止ゴムをつける」という記載があるにすぎず，共回り防止ゴムの具体的な取付位置や，共回り防止ゴムの形状（「突起物」といえるものであるか）等については何ら特定されていない。
そもそも，控訴人は，乙４３の８文書記載の「共回り防止ゴム」とは「生海苔がクリアランスに詰まったり，詰まった生海苔が回転円板とともにクリアランスを回る不具合現象が発生することを防止するための複数の実例の総称的なこと」を示すものとして本件会議の参加者により理解された旨主張し，その具体例として所定形状・所定大の防止ゴム片，ショットブラストされたザラザラの面，棒材やドライバ先端等の抵抗物を挙げるところ，この控訴人の主張を前提としても，乙４３の８文書の「共回り防止ゴム」は具体的な構成を特定する概念ではないことになる。その点を措くとしても，生海苔のクリアランスへの詰まりを解消する工夫として，本件会議以前に具体例として所定形状・所定大の防止ゴム片が試みられたことをうかがわせる証拠は見当たらないし（Ｙの陳述書（甲３５，乙５３の６）には「防止ゴム」についての言及があるが，これは上下の位置関係にある回転円板と選別ケースとの接触防止を目的とするものとされており，本件記載については「何を意味しているのかは全く分かりません。」とされている。），ショットブラストされたザラザラの面はゴムを素材として形成されるものでないことは明らかである。また，棒材ないしドライバ先端等の抵抗物は，その素材としては多様なものが考えられるものの，ドライバ先端は通常は金属等の硬質の素材により形成されるものであり，これと棒材とが併記されていることを考えると，少なくともゴムを素材として形成されることを前提としたものではないといってよい。このため，これらは「共回り防止ゴム」という本件記載の文言とそぐわないと思われる。
そうである以上，本件特許の出願当時において，Ｑ及び他の当業者といえども，本件記載から控訴人主張に係る構成を認識し得たとはいえない。
加えて，本件発明３は，「この突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした」ものであり，「突起物」の位置を具体的に特定するものであるところ，本件記載には上記位置に防止ゴムを設置する旨の記載はなく，Ｑ及び他の当業者がその位置に設置することを想到し得るとする根拠もない。
なお，控訴人は，Ｑの技量を指摘して上記主張をするけれども，本件記載ないし乙４３の８文書によりＱが上記理解に達し得たことを具体的に裏付ける証拠は同人（乙５５の１２及び１７）及びＺ（乙５５の１３）の陳述書を除き存在しない。そして，そこに記載された乙４３の８文書ないし本件記載及び本件会議において認識し得た内容については，これを裏付けるに足りる客観的な証拠はないことや，両者の本件紛争に対する関わり等を考慮すると，上記各陳述書の内容はにわかには信用し得ない。
そうである以上，控訴人の上記主張は採用し得ない。


イ(ｱ)「共回り」なる用語については，本件訂正明細書等において「前記生海苔の異物分離除去装置，又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては，この回転板を高速回転することから，生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象，又は生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象であり，究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等である。この状況を共回りとする。」と定義されている（【０００３】）。
(ｲ)しかし，「共回り」なる用語が，本件特許の出願前に，生海苔異物除去装置の分野において，本件訂正明細書等記載の意味と同じ意味に用いられていたことをうかがわせる証拠はない。なお，渡邊機開出願に係るその名称を「生海苔の洗浄熟成機」とする発明の公開特許公報（特開２００３－９３０２７。平成１３年９月２６日出願。甲３４の３）の明細書には，「この発明においては，筒状槽の内壁に突条を縦設…したので，回転軸の回転に伴い，撹拌羽根により混合水（生海苔と水）の共回りを防止し，撹拌効果を向上させると共に，遠心力で槽壁側へ流動し，そのまま回転軸と同心状に流動しようとする混合水の流動方向を中心側へ向ける作用効果がある。」（【００１４】），「前記発明における突条は，混合水が回転軸と同心状に共回りするのを防止すると共に，筒状槽の内壁側へ向けられた水流を，中心側へ方向変換させる作用も考えられている。」（【００２１】）といった記載がある。ここにいう「共回り」なる用語の意味を明確に定義する記載は見当たらないが，「混合水が回転軸と同心状に共回りする」などといった記載に照らしても，本件訂正明細書等で定義された，回転板を用いた場合に生じる問題点としての意味において用いられていないことは明らかといってよい。他に「共回り」につき本件特許出願当時において本件訂正明細書等のそれと同義に理解されていたことをうかがわせる客観的な証拠はない。
そうすると，本件記載に含まれる「共回り」なる用語につき，本件特許の出願当時において，Ｑ及び当業者により，本件訂正明細書等記載の定義と同じ意味に理解されたと見ることはできない。
(ｳ)証拠（乙５５の１～８及び１４）によれば，生海苔異物除去装置において隙間の目詰まりの問題を生じることがあること自体は，本件特許の出願当時，当業者に周知であったこと，その対処方法として逆洗やクリアランスに対向する面をショットブラストによりザラザラにすることが行われていたことはうかがわれる。
もっとも，その目詰まりの原因や機序について，本件訂正明細書等における上記「共回り」の定義づけにより示されたものであることが周知であったことまでをうかがわせるに足りる証拠はない。そうすると，目詰まりの問題が生じていたという事実から直ちに，Ｑ及び当業者が，本件記載の「共回り」なる記載を，本件訂正明細書等に定義された意味での「共回り」の状況等であると認識し得ると考えることはできない。
ウ控訴人は，九研   が保管していた被控訴人製「ダストール   FD380S」（以下「九研ダストール」という。）の写真撮影記録（乙５５の１６）に基づき，九研ダストールは本件特許出願当時の「ダストール」及び被控訴人テスト機と基本構成を同じくし，これに乙４３の８文書記載の変更点を反映させたものであって，このことは乙４３の８文書全体の変更計画が真実であったことを示す旨指摘する。
しかし，九研ダストールについては   ，その納入日は「平成１０年」（乙５５の１６）又は「不明」（乙５５の１３）とされている上，「共回り防止ゴム」に相当するものと見ることもできるゴムを使用した部材が制御盤内に袋入りで保管されている一方で，同袋内にはＬ型金具も保管され，回転板には，当該Ｌ型金具を取り付けるための取付け受け構造が設けられていると見られるところ，少なくとも本件特許出願前にクリアランスの目詰まりをなくす構成としてＬ型金具が構想されたことをうかがわせる証拠はないこと（なお，平成２８年１２月９日付け審判請求書（乙４２）に，渡邊機開等も「本件出願前においては，回転板３の外周端面や円周面に何も工夫をしていなかったが，『前橋ダストール』において，回転板３の回転板用リング１３の外周面である円周端面１１にＬ型金具からなる突起物８（防止手段４に相当）を固着してクリアランスの外周側を回転するようにしたり，…」と記載していることに鑑みると，Ｌ型金具の使用は本件特許の出願後であることがうかがわれる。），九研ダストールの上記納入時期からこれが写真撮影された平成２９年４月２５日までの期間等を踏まえると，納入から撮影までの間にその構造等に改変等が加えられた可能性も否定し得ないことなどに鑑みると，本件特許の出願前に，九研ダストール   に上記「ゴムを使用した部材」が「共回り防止ゴム」として取り付けられ，本件記載技術が公然実施されたことを認めること，及びこのような構成に係る発明が公知となっていたことを推認することはできないというべきである。また，九研ダストールが存在するからといって，本件特許出願当時，本件記載の「選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつける」につき，九研ダストールの上記「ゴムを使用した部材」と同じゴム部品を，九研ダストールと同じ位置に取り付けることを意味することが自明であったことにもならない。エ以上によれば，本件特許の出願当時，Ｑが本件記載に接し，また，当業者がこれに接することができたとしても，これに基づき，「共回り防止ゴム」が，本件訂正明細書等に定義された意味での「共回り」の状況の解決を意図したものであることを理解するとはいえないし，いかなる形状ないし構造を有するものであるのかを理解することもできず，また，これが取り付けられるべき「選別ケースの外周」がどの位置を意図したものかを理解することもできないというべきである。
そうすると，仮に，本件特許の出願当時，「ダストール」ないし被控訴人テスト機の構成が公然知られたものであり，また，本件記載技術がＱに知られ，又は公然知られたものであったとしても，本件発明３は，本件記載技術と一致するものといえないことはもちろん，上記「ダストール」等の構成及び本件記載技術に基づき当業者が容易に想到し得たものということもできない。また，本件発明１及び４は，本件発明３と構成要件B’２の突起物の設置位置のみが異なるものであるから，本件発明３についてと同様に，控訴人主張に係る無効理由により無効とすることはできない。
オしたがって，本件特許に法２９条１項１号及び２項違反の無効理由があると認めることはできない。この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
７争点(3)（差止請求の可否）について


(1)争点(3)（差止請求の可否）については，原判決８３頁２１行目の「生産のみに用いる物」を「生産にのみ用いる物」に，同頁２３行目の「というためには」を「とは」に，原判決８４頁１３行目の「本件発明３の回転円板」を「本件発明３の回転板」にそれぞれ改め，また，後記(2)のとおり付加するほかは，原判決「第４当裁判所の判断」「７    争点(3)（差止請求の可否）について」(1)，(2)及び(3)ア（原判決８２頁２２行目～８６頁１３行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)当審における控訴人の主張について
ア原判決も判示するとおり，法１０１条１号所定の「その物の生産にのみ用いる物」とは，当該「物」が特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途（他の用途）に用いられないことをいい，他の用途とは抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず，社会通念上経済的，商業的ないし実用的と認められる用途であることを要すると解される。そして，本件固定リングは，本件各発明の選別ケーシングの一部に当たり，その表面には本件板状部材を取り付けるための凹部が形成されているところ，当該凹部にはめ込まれてボルトで固定された本件板状部材が本件各発明における「共回りを防止する防止手段」として機能するものである。このような構造及び機能に鑑みると，本件固定リングは，本件板状部材と同様に，本件各発明の技術的範囲に属する物である本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に該当するというべきであり，これと同旨の原判決に誤りはない。
イこれに対し，控訴人は，本件固定リングは本件新装置の回転円板と組み合わせることが可能であり，本件旧装置の「その物の生産にのみ用いる物」ではない旨主張する。
しかし，本件固定リングについては，そもそも本件新装置には本件固定リングと形状を異にする本件新固定リングが取り付けられているところ，これに替えて本件固定リングを本件新装置の回転円板と組み合わせることが可能か否かは証拠上明らかでない。
その点を措くとしても，本件固定リングに設けられている前記凹部は，本件新装置及び控訴人指摘に係るMX型に使用される固定リングにとっては不要な構造である。
また，控訴人は，本件固定リングに縦溝を形成することによりMX型の固定リングとして運用する可能性や，そのような構成変更のため既に出回っている本件固定リングを回収することに言及するけれども，本件固定リングとMX型の固定リング（乙５８別紙に示されたもの）との形状の相違を踏まえると，本件固定リングに縦溝を形成するだけでMX型への転用が可能となるか否かは証拠上明らかではないし，前記凹部の存在にいかに対処するかも不明である。しかも，本件固定リングの回収や転用のための加工等に要するであろうコストを考えると，本件固定リングの回収ないし転用は，経済的，商業的ないし実用的な観点からの実現性も乏しいと思われる。
このように，控訴人主張に係る本件固定リングの用途は，抽象的・試験的にはともかく，社会通念上経済的，商業的ないし実用的な用途とはいいがたい。この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。８争点(5)（損害発生の有無及びその額）について(1)争点(5)（損害発生の有無及びその額）については，原判決９０頁２２行目の「１９万８８００円」を「１９０万８８００円」に，９１頁２０行目から２１行目にかけて及び２２行目の「スパコン調合機（SRM-2」をそれぞれ「スパコン調合機SRM-2」に改め，また，後記(2)のとおり付加するほかは，「第４当裁判所の判断」「９    争点(5)（損害発生の有無及びその額）について」（原判決８８頁２行目～９５頁７行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(2)当審における控訴人の主張について
ア法１０２条２項の適用について
控訴人は，被控訴人が得るべき利益は販売店に対して販売することによって得る利益であり，販売店のように，生産者に対して販売することによって得る利益は製造業者である被控訴人には帰属しないなどとして，被控訴人には法１０２条２項適用の前提となる損害自体が発生していない旨主張する。
この控訴人の主張は，要するに被控訴人が販売店ではなく製造業者であるという事実ゆえに販売業者である控訴人と同程度に利益を得ることはできない，というにとどまるところ，当該主張事実のみをもって，本件各発明の実施品の顧客吸引力にもかかわらず，被控訴人がその取引先に対する販売の機会を持ち得なかったということはできない。他に被控訴人が取引の機会を奪われたとはいえない特段の事情もない。したがって，控訴人指摘に係る事情は，被控訴人に損害が発生しておらず法１０２条２項の推定が及ばないとするに足りるものではなく，また，同規定による推定を覆滅するに足る事情と見ることもできない。この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
イ被控訴人の得た利益について
(ｱ)サービス品について
控訴人は，サービス品につき実質的な値引きに相当する旨の主張を排斥した原判決を誤りとし，控訴人が自認する額を超える「侵害者の受けた利益」を認定するためには被控訴人においてその立証がされなければならない旨主張するけれども，本件旧装置又は本件新装置と常にセットで提供されたものではない商品をサービス品として無償で提供した場合に，本件旧装置又は本件新装置の販売価格から当該サービス品の仕入価格を控除すべき根拠はないとする原判決の判断に誤りはない。また，本件製品１及び２の販売によって得られた控訴人の利益の額に係る原判決の認定は，証拠及び弁論の全趣旨に基づき行われたものであって，この点に関する立証責任の分配を前提にしても，原判決の認定・判断に誤りはない。この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
(ｲ)セット品について
ａ控訴人は，セット品につき，販売価格の算定に当たって，又は変動経費として考慮すべきであるなどと主張する。
ｂしかし，控訴人もその主張において前提とするとおり，セット品が顧客の求めに応じてサービスとして提供されたものであるとすれば，当該セット品は無償で提供されたもの（上記「サービス品」）と理解するのが適当である。本判決別紙セット品一覧表記載の取引を個別に見ても，帳簿（乙４７）に「サービス」ないし「無償」と明記されているものが見受けられるところ（取引番号３，５，６，１１，２２，３６，３７，３９，５２，５６），これらの商品についてはその文言どおり無償で提供されたものと見るのが相当である。また，同別紙「品名」欄記載の商品のうち，帳簿（乙４７）の対応する商品の「売上金額」欄が空欄であるもの（取引番号１２，２５，５７，５８）についても，敢えて金額欄が空欄とされていることに鑑みると，これと同趣旨に理解するのが適当である（なお，取引番号５８については，帳簿の記載上「（サービス）」という記載の対象とされる商品に含まれているものと見る余地もある。）。


ｃ他方，その余の取引（及び取引番号２５の取引）のうち，控訴人が，仕入価格は税込２０万円であると主張するもの（取引番号４，２５，２７，２８，３２，３４。セット品の商品名は「ため槽」，「良品タンク」ないし「TMW」などとされている。）については，仕入価格を裏付ける証拠は控訴人専務取締役の陳述書（乙５９）のほかには見当たらない。このことと，これらの取引の販売価格は，生海苔異物除去機本体の定価から値引きされていること（甲６，乙４７）を併せ考えると，これらの取引において生海苔異物除去機本体とともに販売された「ため槽」等につき有償のものと見ることはできないというべきである。なお，取引番号４，２７，２８，３２，３４の取引については，帳簿上，生海苔異物除去機本体とセット品の名称が「｝」    でくくられた上で金額が記入されており，本体とセット品とを併せた価格が表示されているようにも見られなくはないが（乙４７の４，２７，２８，３２，３４），他方，取引番号２２の取引に関しては，本体とセット品の名称が「｝」    でくくられた上で，本体価格及びセット品価格がそれぞれ表示されており（乙４７の２２），セット品に価格設定がされている場合には，セット品の金額が明示されているようにも見られる。結局，上記の帳簿上の記載のみからは断定的な結論を出すことはできないのであって，この点は，上記認定判断を左右するに足りるものではない。
ｄ取引番号５９の取引については，原判決も指摘するとおり，帳簿（乙４７の５９の１）にはWK-600の代金として５７７万５０００円の売上げ（平成２６年１１月１３日付け）及び入金（同年１２月１５日付け）があった旨記載されていること，この金額は見積書（乙４７の５９の３）記載のWK-600の税込価格とも合致すること，他方，WK-600本体   に加え   異物機   用洗浄   槽（TM-7   ）及び   スパコ   ン調合   機SRM-2の代金合計額が税込５８０万円であることを裏付ける証拠は上記見積書の手書き部分のみであることに鑑みると，当該取引においては，原判決が認定した通り，WK-600の販売価格は５７７万５０００円（税込）であり，上記異物機用洗浄槽等は無償で提供されたものと理解するのが相当である。
ｅ控訴人は，セット品を無償で提供したものとするならば，取引番号１５～２１，２６及び６１の各取引における生海苔異物除去機もサービスとして提供されたものとして取り扱わなければ整合的でない旨指摘する。
しかし，取引番号２１番を除く上記各取引は，当該取引による利益の額につき当事者間に争いがないか，控訴人の違算を指摘するほかは被控訴人も控訴人主張に係る計算方法を認め，これに基づき算定されたものであるから，これをもとに利益額を算定することに誤りはない。他方，取引番号２１についての争いは，違算のほか，セット販売に係る商品の一部につき仕入価格の裏付けがない点にあり，セット販売全体の利益額を仕入価格で按分比例するとの計算方法及びその際に基礎とする金額（上記一部商品を除く。）については，被控訴人も控訴人の主張を受け入れたものである。
これらの事情を踏まえると，上記各取引の利益額算定に当たり，セット販売であることを受けてその全体の利益額を仕入価格で按分比例させたことに誤りはないというべきである。
ｆ控訴人は，セット品を販売価格の算定において考慮しないのであれば，変動経費としてその仕入価格を控除すべき旨も主張するけれども，セット品を無償提供する理由としては多様なものが考えられ，その中には経費性が認められない理由も種々含まれる以上，何の根拠もなく，これを変動経費と見ることは適当でない。
ｇ以上より，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。(ｳ)控除されるべき経費（納入・据付・アフター対応等費用）について控訴人は，生海苔異物除去機の納入・据付・試運転の立会いやアフターサービスの負担に要する費用は変動経費として控除が認められるべきであり，その額は機械本体の定価の１０％相当額程度である旨主張する。しかし，そもそも控訴人が上記主張の前提とする海苔生産者への販売価格設定の背後にある考え方（納入・据付・試運転立会い，アフターサービス費用は別途請求せず，納入価格に含めるのが商慣習であるという考え方。）を裏付けるに足りる客観的な証拠はない。その点は措くとしても，納品等を外注した場合はもちろん，自らの従業員にその作業を担当させた結果人件費の増額を生じた場合も，何らかの裏付け資料が存在してしかるべきと思われるところ，本件製品１及び２の販売により納入・据付・アフター対応等費用が追加的に発生したことを認めるに足りる証拠はない。
そうである以上，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。(ｴ)以上より，控訴人が得た利益の額に関する控訴人の主張はいずれも採用し得ない。
ウ本件各発明の寄与率について
控訴人は，本件製品１及び２の販売における本件各発明の寄与率につき，本件各発明は生海苔異物除去機の中心的機能に関するものではないこと，本件各発明が解決すべき課題が発生する期間が限られることなどを指摘して，２０％を超えない旨主張する。
しかし，生海苔異物除去機による異物除去の効率も装置購入の動機として重要な要素であることは明らかである。また，「共回り」が発生し得る期間が海苔の収穫期全体から見て一時期にとどまるとしても，時期に応じて回転円板を交換する煩雑さ等を考慮すると，需要者としては共回りにも対応し得る構成の機種を購入し，これを収穫期を通じて使用しようとするのが通常であるといえるから，「共回り」防止の必要性が購入動機に占める重要性が減ずるとも思われない。さらに，クリアランスを海苔が通過できないことの解決方法としてクリアランスの幅を広げるように調整した場合，確かに海苔はクリアランスを通過し得ることとなろうが，異物の通過も一定程度阻止し得ず，異物除去という観点からは本末転倒な事態ともなりかねない。そして，本件旧装置及び本件新装置の回転板，回転円板の円周面及び固定リングないし環状固定板の内周面に，生海苔・海水混合液が吸引される方向に貫通する縦溝は存在しないと見られるのであるから，縦溝の効能に関する主張も，その前提を欠く。加えて，渡邊機開のブランド力が本件旧装置等の売上げに寄与していることを具体的に裏付ける証拠もない。


平成２９年７月２７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年(ワ)第２２４９１号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２９年４月１３日
判        決
原        告         中外製薬株式会社同訴訟代理人弁護士         尾   崎   英   男同                 日   野   英一郎同                 江   黒   早耶香同訴訟復代理人弁護士          石   井   奈   沙被        告         岩城製薬株式会社（以下「被告岩城製薬」という。）
被        告         高田製薬株式会社（以下「被告高田製薬」という。）
被        告         株式会社ポーラファルマ（以下「被告ポーラファルマ」という。）
上記３名訴訟代理人弁護士          新   保   克   芳同                 井   上      彰同訴訟代理人弁理士         今   村   正   純同                 渡   辺   紫   保同補佐   人弁理   士          井   上   香   織
主        文
１被告岩城製薬は，原告に対し，２億０３６３万２７９８円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告高田製薬は，原告に対し，１億１８１５万９４５８円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被告ポーラファルマは，原告に対し，１億６８２２万３６８６円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４被告らは，原告に対し，連帯して５億７９１６万９６８６円及び内４億円に対する平成２７年９月１５日から，内１億７９１６万９６８６円に対する平成２８年９月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５原告のその余の請求をいずれも棄却する。
６訴訟費用のうち，計算鑑定に要した費用は原告の負担とし，その余はこれを５分し，その１を原告の負担とし，その４を被告らの連帯負担とする。
７この判決は，第１項ないし第４項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１被告岩城製薬は，原告に対し，３億１５００万円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告高田製薬は，原告に対し，１億３５００万円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告ポーラファルマは，原告に対し，２億７０００万円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４主文第４項と同旨
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権を第三者と共有する原告が，マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し，これらの行為が上記特許権の均等侵害に当たるものであるところ，①被告らの上記製品の販売により原告製品（オキサロール軟膏）の市場におけるシェアが下落し，損害を被ったとして，民法７０９条ないし特許法１０２条１項に基づき，被告岩城製薬に対し，損害賠償金３億１５００万円及びこれに対する訴状送達日（全ての被告につき同じ）の翌日である平成２７年９月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，被告高田製薬に対し，損害賠償金１億３５００万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を，被告ポーラファルマに対し，損害賠償金２億７０００万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を，それぞれ求めるとともに，②被告らの上記製品の薬価収載により原告製品（オキサロール軟膏及びオキサロールローション）の薬価が下落し，その取引価格も下落したことにより，損害を被ったとして，民法７０９条に基づき，被告らに対し，連帯して損害賠償金５億７９１６万９６８６円及び内４億円に対する訴状送達日（全ての被告につき同じ）の翌日である平成２７年９月１５日から，内１億７９１６万９６８６円に対する訴えの変更申立書の送達日（全ての被告につき同じ）の翌日である平成２８年９月１日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の各支払を，それぞれ求める事案である。１前提事実（証拠を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，医薬品の研究，開発，製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。
原告は，マキサカルシトールを有効成分として含有する，「オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ」（以下，単に「オキサロール軟膏」という。）及び「オキサロールローション２５μｇ／ｇ」（以下，単に「オキサロールローション」といい，両者を「原告製品」と総称する。）の製造販売承認責任者である。なお，原告製品は，いずれも尋常性乾癬等の治療剤である（甲Ａ２６の１）。
イ被告岩城製薬は，医薬品，医薬部外品，動物用医薬品，農薬，試薬，工業薬品の製造加工及び販売等を業とする株式会社である。ウ被告高田製薬は，医薬品，医薬部外品，工業薬品，化学薬品，理化学用薬品，医療機器等の製造及び販売並びに医薬品及び原薬の輸出入及び販売等を業とする株式会社である。
エ被告ポーラファルマは，医薬品，医薬部外品，動物用医薬品，工業薬品及びその他の化学的製品の製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社である。
(2)原告の特許権及び原告・コロンビア大学間のライセンス契約ア原告は，コロンビア大学とともに，次の特許権（以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。）を共有する（持分は各２分の１）。
(ア)発明の名称     「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間
体およびその製造方法」
(イ)出願日        平成９年９月３日
(ウ)出願番号       特願平１０－５１２７９５号
(エ)優先日        平成８年９月３日
(オ)優先権主張国     米国
(カ)優先権主張番号    ６０／０２５，３６１
(キ)登録日        平成１４年５月２４日
(ク)特許番号        特許第３３１０３０１号イ原告とコロンビア大学は，平成９年３月３日付けで，コロンビア大学が有する特許権等に関するライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を締結した（甲Ａ６，３０）。


同契約上，コロンビア大学は，原告に対し，サブライセンス権付きの全世界を範囲とする，「許諾製品」を開発，製造，使用，販売，輸入，貸渡し又はリースする，「許諾特許」についての独占的実施権を付与している（第２条ａ(i)）。なお，「許諾特許」とは，「本仮特許出願及びこれの全ての米国仮出願・本出願，外国特許出願…から発行される全ての特許権…であって，その権利の全部又は一部をコロンビア大学が保有若しくは支配し，本仮特許出願中で具体化された発明をクレームするもの」を指し（第１条ｂ），「許諾製品」とは，「その開発，製造，使用，販売，輸入，貸渡し又はリースが，許諾特許…のクレームの技術的範囲に属する製品…」を指し（第１条ｃ），「本仮特許出願」とは，平成８年９月３日に（米国で）出願され，発明の名称が「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体及びその製造方法」である，米国仮特許出願番号６０／０２５，３６１の仮特許出願（判決注：本件特許権に係る優先権主張の基礎となる出願）をいう（第１条ｅ）とされている。
このほか，同契約上，原告がコロンビア大学に対し，所定のライセンス料を，契約締結日から３０日以内に支払うこととされている（第３条）。
(3)特許請求の範囲の記載
本件特許については，特許無効審判（無効２０１３－８０００８０）手続において，平成２５年９月２５日付けで訂正請求がされ，平成２６年７月２５日，特許庁において，同訂正を認め，審判請求は成り立たない旨の審決がされ，これに対して知的財産高等裁判所に審決取消訴訟が提起されたが（平成２６年(行ケ)第１０２６３号），平成２７年１２月２４日，同裁判所においても請求棄却判決がされ，同判決は確定した。
上記訂正後の本件特許に係る請求項１３の記載（以下，同請求項記載の発明を「本件発明」という。）は，別紙「【書類名】特許請求の範囲」と題する書面の該当項記載のとおりである。
(4)本件発明の構成要件
本件発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ－１」などという。）。
【Ａ－１】
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
【Ａ－２】
（式中，ｎは１であり；
【Ａ－３】
Ｒ１およびＲ２はメチルであり；
【Ａ－４】
ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；
【Ａ－５】
ＹはＯであり；
【Ａ－６】
そしてＺは，
式：
のステロイド環構造，
または式：
のビタミンＤ構造であり，
Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不
飽和結合を所望により有していてもよい）
【Ｂ－１】
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を
【Ｂ－２】
塩基の存在下で下記構造：
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，
【Ｂ－３】
下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
【Ｃ】
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；
および
【Ｄ】
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
【Ｅ】
を含む方法。
以上
(5)オキサロール軟膏に関する原告の事業の商流ア原告は，オキサロール軟膏について，製剤メーカーであるＡ社（判決注：原告から実名を伏せて主張されている。）に対して，原告が製造したマキサカルシトール原薬を有償で供給した上で，オキサロール軟膏の製造委託をし，製造されたオキサロール軟膏の最終製品を全量買い戻している。その後，原告は，買い戻したオキサロール軟膏を，独占的販売契約を締結した相手方であるマルホ株式会社（以下「マルホ」という。）に販売し，マルホは，卸会社等にオキサロール軟膏を販売している（甲Ａ８）。イオキサロール軟膏の所有権は，Ａ社→原告→マルホの順で移転しているが，原告は，マルホへのオキサロール軟膏の輸送を原告の子会社である中外物流株式会社（以下「中外物流」という。）に委託しており，オキサロール軟膏は，Ａ社→中外物流→マルホの順に輸送されている（甲Ａ８）。
(6)被告らの行為等
アＤＫＳＨジャパン株式会社（以下「ＤＫＳＨ」という。）は，スイスの製薬メーカーであるセルビオス－ファーマエス    アー（以下「セルビオス社」という。）が別紙方法目録記載の製造方法（以下「本件製造方法」という。）により製造したマキサカルシトール原薬を業として輸入し，被告らに対して販売した。
イ被告らは，いずれも平成２４年８月１５日に，マキサカルシトール製剤について厚生労働省から製造販売承認を受け，また，次の各商品名により，薬価基準収載の申請を行い，同申請に基づき，同年１２月１４日に同商品名の医薬品が薬価基準収載された。その後，被告らは，業として，同商品名のマキサカルシトール製剤（以下「被告製品」と総称する。）を販売した。
被告岩城製薬    マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワキ」被告高田製薬    マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」被告ポーラファルマ    マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＰＰ」ウ被告製品の平成２４年１２月から平成２７年２月までの販売数量（「単品製品」，「１０本組製品」，「５０本組製品」に分けて，期間ごとに計算したもの）は，以下のとおりである。
販売者製品    平成２６年３月
以前の販売数量
平成２６年４～
９月の販売数量
平成２６年１０
月以降の販売数
岩城製薬


単品製品●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●１０本組製品●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●５０本組製品●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●高田製薬単品製品    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●１０本組製品●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●
ポーラフ
ァルマ
単品製品●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●１０本組製品●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●
以上
エ本件製造方法は，出発物質Ａ及び中間体Ｃにおいて，シス（５Ｚ）セコステロイド構造ではなく，トランス（５Ｅ）セコステロイド構造である点において，本件発明所定の方法と相違する。
しかし，本件に先行する訴訟（原告が，ＤＫＳＨに対し，マキサカルシトール原薬の輸入等の差止等を，被告らに対し，被告製品の販売等の差止等を，それぞれ求めた事案）において，本件製造方法は本件発明と均等であってその技術的範囲に属する旨の判断が既に確定している（最高裁平成２９年３月２４日第二小法廷判決(平成２８年(受)第１２４２号)，知財高裁平成２８年３月２５日判決）。
(7)原告製品の薬価下落
前記(6)イのとおり，被告製品が後発品として薬価基準に収載されたことにより，平成２６年４月１日，原告製品（オキサロール軟膏及びオキサロールローション）の薬価は，いずれも，それまでの１３８．００円／ｇ（税込価格）から１２３．２０円／ｇ（税込価格）に改定された。なお，消費税率は，平成２６年４月１日以前は５％であったが，同日以降は８％となった。
２争点
(1)本件製造方法に係る均等侵害の成否
具体的には，本件製造方法について，本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの「特段の事情」の有無なお，本件製造方法が本件特許権の均等侵害に係るその余の要件を充足することについては，当事者間において争いがない。
(2)原告が本件特許権の共有者の１人であることに関し，原告が被告らに対
して損害賠償請求できる範囲
(3)外用ビタミンＤ３製剤の市場での原告製品（オキサロール軟膏）のシェ
ア喪失による原告の損害額
(4)原告製品（オキサロール軟膏及びオキサロールローション）の取引価格
下落による原告の損害額
なお，被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価が下落したこと自体は争いがない。
(5)被告らの過失の有無
(6)過失相殺の成否
(7)特許法１０２条４項後段の適用の有無
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（本件製造方法について，本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの「特段の事情」の有無）
について
ア被告らの主張
知財高裁平成２８年３月２５日大合議判決によれば，出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは，均等侵害の第５要件における「特段の事情」に当たるとされる。原告が本件特許出願の約８か月前に出願した特願平８－３４１７８６号公報（乙Ａ１０）の段落【００５０】，【００５１】，【００５４】ないし【００５６】の記載に，「トランスの幾何異性体もまた本発明に含まれ」（段落【００５８】）との記載も併せれば，原告は，そこにおいて，トランス体（ビタミンＤ３構造）を出発物質とすることを内容とする本件発明と同一の構成の発明を記載している。
なお，本件特許の特許請求の範囲において，「Ｚの構造の環は，いずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」と記載されており，環の一部が二重結合か一重結合かは問題とされていない。したがって，乙Ａ１０記載の物質の１６位と１７位の間が二重結合であるか一重結合であるかは，第５要件の「特段の事情」の有無を検討する際には意味がない。このように，「出願人が出願当時に公表した論文等」といえる乙Ａ１０において，「特許請求の範囲外の他の構成」すなわちトランス体による構成の発明が記載されていたのであるから，出願人が本件特許の特許請求の範囲にトランス体を記載しなかったことは，知財高裁平成２８年３月２５日大合議判決のいう意識的除外が認められる「特段の事情」に該当し，均等の第５要件により，トランス体を出発物質とする本件製造方法について本件特許権の均等侵害は成立しない。
イ原告の主張
本件製造方法は，出発物質Ａにおいて，Ｚがシス（５Ａ）セコステロイドではなく，トランス（５Ｅ）セコステロイドである点において，本件発明の構成と相違するが，最高裁平成１０年２月２４日判決が判示する均等侵害の５要件に照らして，均等侵害が成立する。
被告らが指摘する原告の別件特許出願（乙Ａ１０）には，マキサカルシトールも，トランス体のビタミンＤ構造の化合物も，これを出発物質とする均等の反応もいずれも記載されていない。
なお，原告の別件特許の出願（乙Ａ１０）は，物質特許の出願であるところ，その請求項１での出願対象は，１６位と１７位の間が二重結合の物質である。これに対し，マキサカルシトールでは，１６位と１７位の間は一重結合であり，二重結合ではないから，乙Ａ１０の出願はマキサカルシトールを含まない。マキサカルシトールは，昭和６０年に新規物質として特許出願された化合物であり，平成８年出願の乙Ａ１０に記載された新規物質に含まれるはずがない。したがって，乙Ａ１０にトランス体のビタミンＤ構造の化合物を出発物質とする本件発明と均等のマキサカルシトールの製造方法が記載されているという被告らの主張は誤りである。(2)争点(2)（原告が本件特許権の共有者の１人であることに関し，原告が被告らに対して損害賠償請求できる範囲）について
ア原告の主張
(ア)原告は，本件特許権の２分の１の持分を有するほか，コロンビア大学が有する本件特許権の２分の１の共有持分について，平成９年３月３日に締結された原告・同大学間の本件ライセンス契約に基づいて，独占的通常実施権を有する。


なお，コロンビア大学は，教育・研究機関であり，製薬会社や化学メーカーではないから，日本国内でマキサカルシトール医薬の事業を行っておらず，本件発明の実施も行っていないことは明らかである。(イ)原告は，自らが有する本件特許権の持分２分の１に基づいて，被告らの特許権侵害による逸失利益の損害賠償請求権を有する。そして，上記持分２分の１に係る損害賠償請求権の金額は，全損害額の半分を下回ることはない。
また，原告は，コロンビア大学の持分２分の１について独占的通常実施権を有しているところ，被告らの本件特許権侵害行為は，原告に対する，上記独占的通常実施権の積極的債権侵害に当たり，原告は，同侵害行為による逸失利益の損害賠償請求権を有する。そして，上記持分２分の１に係る積極的債権侵害に基づく損害賠償請求権の金額もまた，全損害額の半分を下回ることはない。
以上から，原告は，被告らの本件特許権侵害行為により原告が被った逸失利益の全損害額の賠償を請求することができる。
なお，独占的通常実施権者の積極的債権侵害に基づく逸失利益の損害賠償請求権と，特許権者の実施料相当額の損害賠償請求権は，いずれも被告らの同一の特許権侵害行為によって生じる損害の賠償請求権であるから，重複する範囲で，不真正連帯債権の関係にある。この点に関し，独占的通常実施権者が被告に請求できる損害賠償金について，逸失利益の賠償金額から特許権者に支払うべき約定実施料を控除した金額であるとする説（控除説）が有力であったが，約定実施料を控除すべき合理的理由はない。
ちなみに，原告・コロンビア大学間の本件ライセンス契約では，同契約締結後３０日以内に一定額の実施料を支払う条件となっており，原告には実施数量による約定実施料の支払義務はない。
(ウ)本件ライセンス契約において，侵害者に対しては原告がその費用で訴訟提起できること，原告がコロンビア大学から証拠とともに侵害者の存在を知らされた場合，まず原告に提訴の権利があるが，原告が証拠の受領から３か月以内に侵害者を提訴しない場合には，コロンビア大学がその費用により提訴する権利を有することが規定されている（第５条ｂ）。以上のとおり，本件ライセンス契約上は，原告が提訴した被告らに対して，コロンビア大学が別訴を提起する権利はないため，本件に関して，コロンビア大学が，自己の特許権の持分に基づいて，被告らに対し別訴を提起することはない。
イ被告らの主張
(ア)損害賠償請求権は金銭請求権であり，発生と同時に原告とコロンビア大学に２分の１ずつ帰属するから，原告は，コロンビア大学から債権譲渡を受けない限り，損害額の２分の１しか請求できない。(イ)独占的通常実施権によって他の実施権者の存在を否定できても，専用実施権ではないから，コロンビア大学自体の実施を否定できない。仮にコロンビア大学が本件発明を実施していないとしても，裁判例等からすれば，被告らは，原告から民法７０９条ないし特許法１０２条１項による損害賠償請求を受けながら，さらに共有者であるコロンビア大学から同条２項等に基づく損害賠償請求を受ける可能性を否定できない。原告は，原告がその請求額について被告らから支払を受けると，コロンビア大学の持分２分の１に基づく被告らに対する特許権侵害の損害賠償請求権も消滅すると主張するが，同主張には何の法的根拠もない。実際に，現行法上，連帯債権に関する規定や，まして不真正連帯債権に関する規定はない。これは，「連帯債権は，実質的に債権の全額単独受領権を認める危険性を有している」からであり，根拠のない不真正連帯債権は安易に認めるべきではない。
また，裁判例で，権利者の損害賠償請求権と独占的通常実施権者の損害賠償請求権の関係が不真正連帯債権の関係に立つことを認めたものは，全て，それらの債権者全員が訴訟当事者となっている事案であり，その場合は二重払いのリスクはなく，本件とは事案が異なる。(ウ)本件ライセンス契約第５条ｃは，訴訟を開始した当事者が当該手続によって回収した全てを保持できると規定しており，原告は，本件訴訟で「回復した損害」をコロンビア大学に配分しないから，仮に被告らが原告に賠償しても，同大学に対する賠償義務を免れない。また，上記契約第５条ｂは，「コロンビア大学が証拠を示して侵害事実を原告に通告」しても原告が動かない場合における，同大学の提訴権を規定するのみであり，同大学からの通告と関係なく原告が訴訟を提起した場合の同大学の提訴権については何ら規定していない。したがって，コロンビア大学の提訴権が限定されるものでもない。
このほか，上記契約第５条ｃからすれば，訴訟手続を開始した原告は，コロンビア大学に対して必要な協力を求めることができるのである。以上のように，本件ライセンス契約をみても，被告らがコロンビア大学から二重請求される可能性は否定できない。そして，契約上可能であるのにコロンビア大学に協力を求めようとしない原告には，自己の持分割合を超える請求は認められるべきではない。
(3)争点(3)（外用ビタミンＤ３製剤の市場でのオキサロール軟膏のシェア喪失による原告の損害額）について
ア原告の主張
(ア)オキサロール軟膏が，被告らの本件特許権侵害行為によって，マキサカルシトール軟膏の市場におけるシェアを奪われたために，原告は，市場シェアの減少に応じて（逸失利益の）損害を被ったものであり，被告らに対し，民法７０９条ないし特許法１０２条１項に基づき，同損害の賠償を請求する。
なお，この損害は，平成２４年１２月の被告製品の上市から発生している。
そして，オキサロール軟膏の市場シェアは，被告らの後発品が市場に現れるまで１００％であり，被告らの侵害行為がなければ，被告らの販売分は全部オキサロール軟膏の販売分となったものである。原告のオキサロール軟膏に関する事業の商流については前記１(5)のとおりであるが，原告は，本訴において，主張立証の煩瑣を避けるため，Ａ社に対してマキサカルシトール原薬を販売することによって得られる限界利益については，損害額算定の対象として主張しない。したがって，原告が本訴で主張する限界利益は，原告がオキサロール軟膏をＡ社から買い戻し，マルホに対して販売する取引行為による限界利益である。
(イ)a   具体的には，原告のオキサロール軟膏に関する単位当たりの限界利益は，原告のマルホに対する販売価格（単位当たり）から原告の変動経費（単位当たり）を差し引いた金額であり，控除すべき変動経費は，Ａ社に対して支払うオキサロール軟膏の買戻費用と，中外物流に対して支払う輸送費である。
ｂオキサロール軟膏の限界利益は，別紙損害額計算書１記載１のとおりである（マルホへの販売額については甲Ａ１１の１～３０，Ａ社との取引価格は甲１３の１～２７，中外物流への輸送費は甲Ａ１６の１～２５参照。なお，輸送費については，単品製品について１円，１０本組製品について４円としている。）。


ｃ被告らの単品製品，１０本組製品は，それぞれ原告の単品製品と１０本組製品の市場シェアを奪っている。また，被告岩城製薬の「５０本組製品」は，その１組の販売によって，原告の「１０本組製品」５組の販売を奪っている。したがって，原告が，各被告の販売によって，「オキサロール軟膏」の市場シェアを奪われたことによる逸失利益の損害額は以下のとおりである（具体的な計算方法は別紙損害額計算書１記載２のとおり）（判決注：原告の請求金額は，損害額に係る旧主張に基づくものであるため，以下の金額とは一致しない。）。
(a)被告岩城製薬
合計２億２６２５万８６６５円
(b)被告高田製薬
合計１億３１２８万８２８７円
(c)被告ポーラファルマ
合計１億８６９１万５２０７円
(ウ)被告らの主張について
ａなお，本件では，平成２６年２月までと同年３月以降とでは，オキサロール軟膏の販売価格が異なる。これは，被告らの本件特許権侵害行為により同年４月に原告のオキサロール軟膏の薬価が引き下げられたことが理由である。
しかし，本件で問題となるのは，被告らの本件特許権侵害行為がなかった場合と比較しての，オキサロール軟膏の市場シェア喪失による原告の逸失利益であるところ，後記(4)アのとおり，被告らの本件特許権侵害行為と原告製品の薬価引下げ，さらに原告のマルホに対する販売価格の引下げには相当因果関係があるので，薬価引下げ後の時期の限界利益の算出においても，薬価引下げ前の販売価格を用い，逸失利益を算出すべきである。
ｂ被告らも引用する国税庁の基本通達（消費税法基本通達５－２－５）は，「その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるもの」の例として，「(2)無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」を明確に記載している（甲Ａ３２）。したがって，特許権侵害による逸失利益の損害賠償金であっても，消費税の課税対象となることは，上記通達の記載から明らかであるから，損害賠償金には消費税相当額を加算すべきである（東京地裁平成２４年７月３１日判決（甲Ａ２９）も同旨）。ｃ原告のオキサロール軟膏に係る単位当たりの限界利益は，１０本組製品の方が単品製品よりも大きい。しかるに，被告らは，原告の限界利益について，所定期間において原告の１０本組製品の総販売額と単品製品の総販売額を合計し，同期間の総販売本数で除して１本当たりの販売価格を計算し，Ａ社に支払う取引価格と中外物流に支払う輸送費も，１本当たりの費用として計算し，１本当たりの限界利益を計算している。この計算方法では，１０本組製品と単品製品を全部合算して１本当たりの限界利益を計算するので，１本当たりの限界利益の意味が不明確になる。本件においては，取引の実情に鑑みて，１０本組製品と単品製品とを区別して計算するのが合理的である。ｄ(a)被告らが主張する「競合品」の存在の問題は，特許法１０２条１項については同項但書の適用の有無の問題であり，同条項に依拠しない場合は相当因果関係の立証の問題である。
有効成分がマキサカルシトールの軟膏は，いわゆる処方箋医薬品であり，医師の処方箋がなければ患者に販売されることがなく，被告ら主張の「競合品」（有効成分がタカルシトールのボンアルファ及びボンアルファハイ，有効成分がカルシポトリオールのドボネックス）も同様である。
医師が有効成分を選択して処方箋を出す際には，後発品の有無によってではなく，当該有効成分の薬効が患者の症状に適応するかどうかを考慮して適切な医薬品を処方するから，マキサカルシトールを有効成分とする軟膏と「競合品」の競争は，この医師の処方の段階で後発医薬品の存否とは関係なく生じている。つまり，マキサカルシトール軟膏と「競合品」との競争において，マキサカルシトール軟膏の選択がされた後で，マキサカルシトール軟膏市場において，オキサロール軟膏と被告製品の競争が生じるという関係にあるから，被告製品が「競合品」のシェアを奪うという直接的関係はない。なお，被告らが「競合品」であると主張する製品のうち，ボンアルファ軟膏は低濃度の軽症患者向けであり，またボンアルファハイ軟膏は，１日１回の塗布であることからコンプライアンスの理由で使用されており，他の薬剤では代替できないため，これらは実際にはオキサロール軟膏と競合しない。
(b)被告製品は，オキサロール軟膏と有効成分が同じ後発医薬品であり，低価格によりオキサロール軟膏に代替できるように設計された商品である。したがって，被告らがいかに営業努力を重ねようと，それは「新規に市場を獲得する」ものではなく，オキサロール軟膏に代替して市場を獲得するものであり，以上によれば，オキサロール軟膏と被告製品との間では，原則として，特許法１０２条１項但書の事情は存在しない。
被告らが同項但書の適用を主張するためには，オキサロール軟膏以外の製品（競合品）に代わって被告製品が販売されたケース（ただし，治療効果を上げる目的で競合品からマキサカルシトールを有効成分とする被告製品に変更する場合は含まれず，低価格のみを理由として処方変更された場合に限られる。）が，被告製品の全販売数のうちどの程度の割合を占めるかを証明する以外にはないところ，有効成分が異なる医薬品からの変更の場合は，被告製品が当該患者に適するかのテストが必要であり，オキサロール軟膏の処方箋で（医師の処方変更なしに）患者が薬局で被告製品を購入できるのとは全く状況を異にしており，被告らは，上記の主張立証を行っていない。
実際に，それまで患者に処方されていたビタミンＤ３製剤が治療効果を上げているときに，医師が，価格のみを理由として，新たに患者へのテストを行って，有効成分の異なる被告製品への切替えの処方を行うことは，当然に想定されることではない。
また，マキサカルシトールを有効成分とする軟膏の販売数量の合計は，年による変動はあるものの，他のビタミンＤ３製剤の市場シェアを大きく上回る一定のレベルを保っている。しかし，平成２６年の原告と被告らの販売数量及びその合計をみると，マキサカルシトールを有効成分とする軟膏の販売数量の合計が概ね一定のレベルを保っているにもかかわらず，被告製品の販売によって，その分だけ原告の販売数量が減少している。これは，被告製品がオキサロール軟膏のシェアを奪っていることを示している。
他方で，被告製品が市場に存在しなくなった後で起こっている（オキサロール軟膏の）売上げの減少は，被告製品とは無関係である。


(c)以上のとおり，オキサロール軟膏と被告製品とは，医師の処方でマキサカルシトールを有効成分とする軟膏が選択された後で競合しており，患者が薬局等でマキサカルシトールを有効成分とする軟膏を購入する際には，医師の処方箋に従って，必ず「オキサロール軟膏」か被告らの後発医薬品のどちらかが販売される。被告製品が存在しない状況であれば，全量，原告のオキサロール軟膏が購入され，被告製品が存在する状況下では，被告製品が販売された数量だけ原告のオキサロール軟膏の販売数量が減少する関係にあるから，被告らの特許権侵害行為によって，被告らの侵害品の販売数量分だけ原告のマルホに対するオキサロール軟膏の販売数量が減少したという明確な因果関係が存在する。
このように，医薬品の分野の事実関係の下では，必ずしも特許法１０２条１項の推定に依拠しなくても，同項本文と同じ関係が成り立つ。
(d)被告らは，乙２７や乙２８に基づいて各医薬品のシェアを算出した上で，被告製品の販売数量について，上記シェアに基づいて，原告製品と競合品との間で按分すべき旨主張する。
しかし，そもそも乙２７のデータは，処方箋全体を把握するものではない。この点を措くとしても，被告らは，被告製品は，その先発医薬品であるオキサロール軟膏の代替品として販売されただけでなく，他の競合品の代替品としても販売された（代替率が同じ）と主張するものであり，不合理極まりない。前記(b)のとおり，被告らは，特許法１０２条１項但書を適用するために必要な立証を全く行っていない。
イ被告らの主張
(ア)原告は，薬価下落後も同下落前の販売価格を用いて限界利益を計算しているが，これは誤りである。特許法１０２条１項は，侵害品の販売分に関して，「その侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」を推定するものにすぎず，侵害終了後の，単位数量当たりの利益額まで損害と推定するものではない。同条項によって，薬価下落分のその後の原告の利益まで主張することはできず，限界利益の正しい計算は，実際の販売価格によって行うべきである。(イ)消費税は「資産の譲渡等」に対して課税される（消費税法４条）ところ，この「資産の譲渡等」とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」と定義され（同法２条１項８号），また「資産の譲渡」とは，「資産につきその同一性を保持しつつ，他人に移転させることをいう」と定められている（消費税基本通達５－２－１）。
そして，平成２８年版図解消費税（乙Ａ３０）において，基本通達５－２－５(2)について「無体財産権の侵害を受けたことにより受け取る権利の使用料に相当する損害賠償金」は「資産の譲渡等」の対価に該当する旨説明されている。
したがって，無体財産権侵害に基づく損害賠償金のうち，課税対象になるのは，権利の使用料というべき，実施料相当額としての賠償金のみである。この点は，実務的にもロイヤリティには消費税を加えていることと平仄があっている。よって，逸失利益に消費税相当額を付加して請求することはできない。
(ウ)オキサロール軟膏に関して，平成２６年３月にマルホへの販売価格が下落した以外に，同年１０月には，原告がＡ社に支払う仕入価格が上昇している。そこで，３つの期間に区切って原告の限界利益を計算すると，平成２４年１２月から平成２６年２月までは●(省略)●円／本，同年３月から９月までは●(省略)●円／本，同年１０月から平成２７年２月までは●(省略)●円／本となる。
なお，この計算に際して，①マルホへの１本当たり販売価格については甲Ａ１１の１～２６を，②Ａ社に支払う取引価格は甲Ａ１３の１～２７を，③中外物流に支払う輸送費は甲Ａ１５の１～４，甲Ａ１６の１～２５をそれぞれ集計した。また，各期間の集計方法としては，上記①及び②は原告の１０本組製品，単品製品及びサンプルで単価が異なることから，それぞれ別々に販売本数及び販売金額を集計した。その後，販売金額の合計と販売本数の合計を算出し，前者を後者で除して１本当たりの単価を算出している。上記③は，上記①で算出したマルホへの販売本数をもとに各期間で集計した売上げを除して１本当たりの輸送単価を算出した。
上記限界利益に，各被告について各期間の販売数量を乗じた金額は，以下のとおりである。
限界利益イワキ
（本）
計算結果
（円）
タカタ
（本）計算結果（円）    ＰＰ
（本）
計算結果
（円）
H24.12
●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●
～H26.2
H26.3
●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●
～H26.9
H26.
●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●
～H27.2
合計      ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●    ●(省略)●●(省略)●
以上
(エ)ａ尋常性乾癬の治療薬としては，マキサカルシトール以外にも，同じビタミンＤ３製剤である競合品（商品名ボンアルファ，ボンアルファハイ，ドボネックス）が存在するところ，一般に，尋常性乾癬の治療薬としては，どれを選択してもよいといわれている。マキサカルシトール，タカルシトール，カルシポトリオールの各有効成分は，薬効・作用機序等の点において同等であると解され，ある有効成分で効果が得られない場合に別の有効成分に切り替えることで治療効果が向上すること（ローテーション療法）が認識されており，実際の医療現場でも，ビタミンＤ３外用剤は相互に互換性があるため，いずれを選択してもよいと解されている。以上によれば，タカルシトールやカルシポトリオールを含む各製剤が，マキサカルシトール製剤（オキサロール）の競合品であることは明らかである。なお，実際に治療に当たる医師も，ボンアルファハイやボンアルファについて，オキサロール軟膏と選択的に処方される競合医薬品である旨述べており，これらも，ドボネックスと同様，オキサロール軟膏の競合品である。


ｂ被告製品はジェネリック品であって，薬価は８０円（平成２５年当時）であり，競合品と比べて非常に安価であったことから，被告らの販売開始後の営業努力に加え，政府のジェネリック品使用促進策により一定の市場を確保し，競合品に代えて採用されるに至った。医師は，患者が負担するコストも重要な要素として認識しており，治療効果や患者負担のコスト又は塗り心地等に関する患者の希望等に応じて，適宜処方薬を選択するものである。実際に，医師が，ドボネックスを処方していた患者に対し，被告製品に変更した例が存在する。被告製品の販売期間は平成２４年１２月から平成２７年２月までであるところ，他のビタミンＤ３製剤の平成２５年ないし平成２６年の販売数量は減少しており，被告らの販売数はオキサロール軟膏だけでなく広く競合品の売上げを奪ったとみるべきで，「被告製品の販売数量＝オキサロール軟膏の販売数量減少分」という関係は成り立たない。このような，競合品の市場への浸食は，被告製品のジェネリック製剤としての安価な薬価によって初めて達成できたものである。他方で，被告製品が本格的に発売された平成２５年のオキサロール軟膏の販売数量は，平成２４年よりも大きく増加しており，被告製品の販売によってオキサロール軟膏の販売量が減少したとはいえない。また，被告らが製品の販売を中止した後も，オキサロール軟膏の販売数量は減少しており，オキサロール軟膏について，被告製品の売上本数と同数を販売できたと仮定できないことは明らかである。ｃ以上のとおり，被告製品の販売開始により競合品の売上げが減少した一方で，オキサロール軟膏の販売量の増減と被告製品の販売開始・中止との間に合理的な関係が認められない。また，現場の医師も，販売価格の安さが処方薬選択の重要な要素であると述べているほか，オキサロール軟膏と競合品は相互に互換性のある製剤であり，ローテーション療法も行われる。以上によれば，被告製品のうち一定量は競合品のシェアを奪っていたものであり，特許法１０２条１項但書が適用される。なお，上記事情は，民法７０９条に基づく請求との関係では，侵害行為と損害との因果関係を否定する事情である。
ｄオキサロール軟膏と競合品とが，平成２６年４月から平成２７年３月までに実際に患者に処方されたグラム数（乙２７の１～５参照）に基づき，各軟膏の市場におけるシェアを計算する（ただしボンアルファハイ軟膏は，１日２回使用の他の製剤と異なり１日１回使用であり，処方グラム数は他の半分であるから，ボンアルファハイ軟膏のグラム数については２倍する必要がある。）と，オキサロール軟膏の市場シェアは約５８％となり，その余が競合品となる。
このように，外用ビタミンＤ３製剤市場（被告製品を除く）は，オキサロール軟膏５８％，競合品４２％の市場シェアで大きくすみ分けられているが，オキサロール軟膏と競合品とは相互に互換性のある製剤であり，ローテーション療法も行われる。そして，被告製品の販売開始後に競合品の売上げが明らかに減少しているところ，被告製品が実際に競合品に代替していることは前述のとおりであり，被告製品の販売本数は少なくとも上記市場シェアに基づいてオキサロール及び競合品間で按分されると解すべきである。
以上によれば，被告らの販売数量のうち，競合品全体のシェアに相当する４２％分については，原告が販売できたとはいえず，その分は控除すべきである。
(4)争点(4)（原告製品の取引価格下落による原告の損害額）について
ア原告の主張
(ア)本件では，後発医薬品（被告製品）が存在することによって先発医薬品（原告製品）の薬価が引き下げられた。薬価とは，厚生労働省が定める医薬品の公定価格を意味し，医療機関や調剤薬局は，薬価に基づいて，患者や健康保険組合に対して医薬品の費用を請求する。薬価の改定は，厚生労働省の裁量でされるものではなく，一定の基準（甲Ａ２，３参照）に従って機械的に行われるところ，新薬創出等加算制度は，革新的な新薬の創出や適応外薬等の開発を目的に，一定の後発品のない新薬の薬価に一定率までの加算を行い，実質的に薬価を維持することを可能とするものであり，新薬創出を行った者は，同制度の下で正当に利益を享受することができる。具体的には，薬価基準収載後１５年以内で，かつ後発品が収載されていないなどといった要件を充たす医薬品については，市場実勢価格に基づく算定薬価に加算がされる一方で，後発品が収載された場合には，それまでの薬価改定において加算を受けた相当額の総額が控除されることになる。
そして，後発医薬品の上市が違法な侵害行為によってなされた場合には，当該侵害行為がなければ新薬の開発者が受けられるはずの新薬創出加算の利益を，当該侵害行為による後発医薬品の上市によって受けられなくなるという損害を被るのであり，当該侵害行為と損害との間に相当因果関係が存在する。
本件において，被告製品が薬価基準収載された結果，いわゆる先発医薬品である原告製品（オキサロール軟膏及びオキサロールローション）の薬価は，平成２６年４月１日付けで，１３８．０円／ｇから１２３．２円／ｇに引き下げられた。この下落分は，①平成２６年の薬価改定時に受けられるはずであった，新薬創出加算が受けられなくなった分と，②過去の新薬創出加算によって加算されていた薬価分についてその価格分が薬価から差し引かれた分の合計分に相当する。
そして，平成２６年の薬価改定時において，本件特許権の非侵害品による後発品の参入はなかった。すなわち，被告らが，被告製品の販売をしていなければ，平成２６年の薬価改定時において，原告製品の薬価については新薬創出加算がされ，これらの製品の販売価格が下落しなかったという関係が明白に存在する。
なお，被告らのいう厚生労働省の薬価政策においては，特許権侵害という違法行為の存在は想定されておらず，本来存在することが許されない違法行為による後発医薬品は，厚生労働省の薬価政策の範囲外のことである。
(イ)医薬品メーカーや販売代理店が販売する医薬品の価格に規制はないものの，医療機関等から患者等への請求価格に薬価の規制があるため，事実上，医薬品メーカーや販売代理店が販売する医薬品の価格は薬価を基準に定められることとなる。
原告は，オキサロール軟膏及びオキサロールローションを最終製品の状態でマルホに販売し，マルホがこれらを卸会社等に販売していたが，前記(ア)の薬価引下げに伴い，平成２６年３月から，オキサロール軟膏及びオキサロールローションそれぞれについて，原告のマルホに対する販売価格（単位当たり）が下落した。これに伴う，原告がマルホに対して販売したオキサロール軟膏及びオキサロールローションの売上げの減少が原告の逸失利益となる。


なお，原告のマルホに対する上記販売価格の下落は，薬価引下げが決まってから原告・マルホ間で新たに合意したものではなく，両者間の販売価格は，マルホの正味仕切価格の一定割合と薬価下落前から決められており，この合意に基づいて，薬価下落後，原告製品の価格も下落した。医薬品業界では，特許権侵害の存在と関係なく，薬価の引下げが頻繁に生じるため，医薬品の製造・販売元と，販売元が，薬価の変動に備えて，正味仕切価格の所定割合を製造販売元の販売価格（販売元の仕入価格）として予め定めておくことは極めて合理的である。その合意に基づく販売金額の具体的引下げ額が，被告らにとって予め知り得なくても，合意に基づいて計算された実際の引下げ額が通常の合理的範囲を超えていなければ，当該販売金額の引下げによる損害は，相当因果関係の範囲内である。
以上によれば，本件特許権を侵害する後発医薬品の存在により先発医薬品の薬価が引き下げられ，これに起因して原告のマルホへの販売価格の下落が生じ，これによって生じた売上げの減少で原告が受けた損害は，通常生じる，相当因果関係の範囲内の損害といえ，原告製品の薬価下落前の取引価格に薬価下落率１０．７２％を乗じた額に限って被告らの行為と相当因果関係のある部分であるとの被告らの主張は誤りである。(ウ)なお，原告とＡ社との取引価格は，薬価下落によって下がらず，薬価改定による損失は原告とマルホにおいて負担した（甲Ａ１２の１～５，１３の１～２７参照）。
また，薬価下落に起因する原告の損害は，原告が販売した原告製品について，①侵害行為がない場合＝薬価の引下げがなかった場合と，②侵害行為があった場合＝薬価の引下げがされた場合との利益の差額であるところ，Ａ社への支払金額は，①の場合と②の場合とで同じであるから，損害（差額）の計算結果には現れない。原告の損害は，具体的には薬価引下げ前のマルホへの販売価格－薬価引下げ後のマルホへの販売価格となる。なお，平成２６年１０月にＡ社への支払金額が増加したが，この変動は，薬価下落に起因する原告の逸失利益の計算には影響を与えない。したがって，平成２６年１０月以降の逸失利益について，修正後の下落額（薬価下落前の原告製品の取引価格に薬価下落率１０．７２％を乗じた額）からＡ社に対する支払代金の増額部分を控除するとの被告らの計算方法は誤りである。
(エ)逸失利益の損害額の計算においては，税込みの計算をする必要があるので，平成２６年４月１日より前の時期と，同日以降の時期に分けて，原告のマルホに対する販売価格の下落分に対して１．０５又は１．０８を乗じた金額を下落分として算出し，これに，同期間における原告製品の販売数を乗じることになる（別紙損害額計算書２記載のとおり）。以上を前提とすると，薬価引下げに起因する原告の逸失利益は，平成２６年３月から平成２７年６月の期間において４億４４７２万８９５０円，平成２７年７月から平成２８年２月の期間において１億３４４４万０７３６円であり，合計５億７９１６万９６８６円である。(オ)前記(3)アのシェア喪失による逸失利益は，被告らの特許権侵害行為に起因して原告が販売できなくなったオキサロール軟膏の販売数量分に対応する逸失利益である。他方で，オキサロール軟膏及びオキサロールローションの価格下落分の逸失利益は，価格下落期間において，原告が実際に販売したこれらの製品の販売数量分に対応する逸失利益であるから，両逸失利益は同一の期間において重複することなく，それぞれ別個独立の損害であり，原告はその両方の逸失利益の回復を求めることができる。
このほか，薬価引下げは，後発医薬品が１社から販売されても，３社から販売されても，同じくされるものであるので，被告らの各侵害行為と原告の損害との間に，それぞれ相当因果関係が存在する。したがって，原告は，被告らそれぞれに対し，原告の損害額全てを請求できるが，他方で，被告らの各特許権侵害行為によって生じた原告の損害は同一であり，原告が被告らの１社からでも損害金の支払を受ければ，原告の被告らに対する上記損害賠償請求権は消滅する。このような被告らの原告に対する損害賠償債務は，不真正連帯債務である。
イ被告らの主張
(ア)医薬品については，２年ごとに薬価を引き下げる改定が行われるのが原則であり，一定の要件を充たす新薬については，後発医薬品が上市されるまでの間，市場実勢価格に基づく薬価の引下げを一時的に猶予されているにすぎない。
マキサカルシトールについても，本来，年月の経過とともに薬価が下落するところ，政策的に薬価が維持されているにすぎず，しかも，これは後発医薬品の上市を阻止することに成功して初めて得られる利益である。本件でのマキサカルシトール製剤については，平成１９年６月１９日に再審査期間が終了しており，その後の後発品阻止の手段は特許権であるが，物質特許も用途特許もいずれも特許権の存続期間が満了している。これら特許権の存続期間の満了後は，後発品の参入は自由であり，中間体の製造方法の均等論を主張できたにすぎず，もともと別の製造方法であれば，いつでも後発品が参入できたのである。被告らにおいて平成２４年１２月から被告製品を販売したが，均等侵害が認められるという予想外の事態をもって薬価維持ができたというべきではなく，本来得られないはずの利益を損害と主張することはできない。また，後発品が上市されない場合に薬価が維持されているという事実自体は，本来，法的な保護の対象とはいえない。
このほか，本来，原告製品の薬価は，被告製品の上市にかかわらず引き下げられるべき時期にあり，その維持を前提とする損害賠償請求は適切ではない。
そもそも，後発医薬品が上市されることによって先発医薬品の薬価が下落するのは，専ら厚生労働省の薬価政策によるものであって，原告製品の薬価引下げによる損害を全て被告らが負担するのは不合理である。(イ)薬価とは，国により決定される医療用医薬品の公定価格であり，医療機関や調剤薬局が健康保険組合に対して請求する際の基準となる価格にすぎず，原告からマルホ，マルホから医療機関等に販売する際の価格を直接決めるものではない。
仮に医療機関への販売価格については薬価が念頭に置かれるとしても，原告・マルホ間では自由に価格を取り決めることができる。たとえ原告・マルホ間で薬価改定前に（販売価格について）取り決めていたとしても，販売価格の下落分のうち薬価の下落率を超える部分は通常生ずべき損害とはいえず，また被告らにおいて，薬価下落以上の下落まで予見できるものではない。少なくとも薬価下落分を超える部分は，原告が自らマルホと合意して減額したのであるから，被告らが責任を負うべき損害ではない。


甲Ａ４によれば，原告製品の薬価１３８円が１２３円になったので，その下落率は１０．７２％であり，薬価の改定分を超えたマルホへの販売価格の下落分について，被告らに賠償を求める理由はない。なお，原告は，薬価の下落率を上回る割引率で，原告製品をマルホに販売することで，マルホに対して，従前よりも多くの利益を提供していることになる。他方で，マルホに提供した上記利益を「薬価下落に伴う損害」として被告らに転嫁することは，およそ相当因果関係の範囲外である。
(ウ)原告は，マルホに対する販売価格の下落分がそのまま損害であると主張するが，薬価の下落により，販売価格とともに原告がＡ社から製剤を購入する金額も下がるはずである（甲Ａ１２，４条２項参照）。このほか，原告・Ａ社間の取引価格が平成２６年１０月から増額されているところ，原告の逸失利益額は，結局は，Ａ社への支払額に応じて計算されることになるから，販売価格下落分から，Ａ社に対する支払額の上昇分を控除すべきである。
(エ)以上のとおり，製品ごとの販売価格の下落に関して，旧取引価格に対する薬価下落率１０．７２％を乗じた額に修正し，またＡ社に対するオキサロール軟膏の支払代金が平成２６年１０月から増額されているので，同増加分を修正後の下落額から控除し，オキサロールローションに係るＡ社への支払金額は不明であるが，軟膏と同様に２６．４％増額されているものとし，また下落額に消費税を上乗せしないこととし，以上を前提とした計算結果は以下のとおりとなり，これらを合計すると，薬価下落に基づく原告の損害額は，計算上合計３億５３６３万７３４７円となる。
ａ「オキサロール軟膏」の１０本組製品
(a)平成２６年９月まで      ●(省略)●円×●(省略)●組(b)平成２６年１０月以降    ●(省略)●円×●(省略)●組
合計２億６３０４万２２７１円
ｂ「オキサロール軟膏」の単品製品
(a)平成２６年９月まで      ●(省略)●円×●(省略)●本(b)平成２６年１０月以降    ●(省略)●円×●(省略)●本
合計３６１６万４０９４円
ｃ「オキサロールローション」の１０本組製品
(a)平成２６年９月まで      ●(省略)●円×●(省略)●組(b)平成２６年１０月以降    ●(省略)●円×●(省略)●組
合計４１９７万１３５０円
ｄ「オキサロールローション」の単品製品
(a)平成２６年９月まで      ●(省略)●円×●(省略)●本(b)平成２６年１０月以降    ●(省略)●円×●(省略)●本
合計１２４５万９６３２円
(5)争点(5)（被告らの過失の有無）について
ア原告の主張
(ア)均等侵害による侵害行為も，他人の特許権を侵害する行為であるから，特許法１０３条の適用があることは明らかである。同条は暫定真実を定めた規定であり，均等侵害の場合においても同条の規定が適用されるのは，その条文の記載からも明らかである。これは，均等侵害で損害賠償を認めた裁判例においても，過失に関する認定が行われていないことに現れている。
同条の推定規定の意義は，特許権の侵害者が特許権の存在や内容を知らなかったとか，知らなかったことに過失がなかったなどと主張するのを認めないことにあり，公示制度の存在は，特許権の不知の主張を認めない推定制度を正当化する理由である。特許法１０３条の立法化において，文言侵害は前提とされてはいない。
したがって，均等侵害の事案では過失の推定規定の根拠を欠くとして，特許法１０３条が適用されないとする条文解釈は誤りである。(イ)被告らは，自らの無過失を主張立証していない。被告らが均等侵害を行ったことは，既に最高裁判決により確定しているところ，「法の不知は許さず」という法の基本原則からすれば，被告らが専門家の誤った意見書を信じたとしても，被告らの責任が回避されるものではなく，また，特許発明の技術的範囲の属否の判断は法律問題であり，法の不知や解釈の誤りによって違法行為を行った者の責任は免責されない。
なお，見解書（甲８，９）においては，いずれも十分な検討がされたとはいえない意見が述べられているにすぎない。仮に，被告らが，後発品の販売開始前に均等侵害について真摯な検討をしていたならば，被告ら自身が依頼した専門家の意見をも考慮して，後発品の販売開始をすべきか検討したはずであり，上記見解書は，いずれも被告らの過失の推定を覆滅させるようなものではない。
イ被告らの主張
(ア)特許権侵害について過失を推定する特許法１０３条が立法された当時は，均等侵害は認められないものと解されており，同条が均等侵害に適用されるか否かについては全く議論されていなかった。そもそも，特許法１０３条は，特許制度の公示機能を根拠として侵害者の過失を推定するものであり，特許請求の範囲による公示の範囲外の構成に均等侵害が認められた場合に，さらに過失まで推定することは，不法行為法における原則を例外的に緩和した立法趣旨からしても，同条の予定しないところである。
特に，本件では，本件発明の構成要件である「出発化合物」を開示する文献として国際公報（乙３，４）が明細書に記載されており，同公報にはトランス体の出発物質が記載されているが，特許請求の範囲からはトランス体は除外されているから，同明細書の記載をみれば，第三者は，トランス体については出願人が権利放棄したものと信頼するはずである。以上によれば，本件では，前提としての公示があるとはいえず，過失の推定の前提を欠くから，特許法１０３条の適用は認められない。(イ)仮に均等侵害の場合に特許法１０３条の適用があるとしても，制定当時に想定されていたように，侵害者が相当な注意義務を尽くしている場合には，過失の推定の覆滅を認めるべきである。
専門家も，特許公報に基づく調査を尽くした場合には，過失の推定の覆滅を認めるべき旨指摘している（乙Ａ１５参照）。


本件において，ビタミンＤ構造にトランス体とシス体の２つがあることは本件優先日当時の技術常識であったにもかかわらず，原告は，特許請求の範囲において，出発物質としてシス体のビタミンＤ構造のみを示している。また，明細書の実施例は，出発物質Ａの「Ｚ」に相当する部分構造がステロイド環構造のもののみであり，それと試薬Ｂ（本件試薬）との反応が確認されているにすぎないのに，「Ｚ」に相当する部分構造がシスセコステロイドの場合にまで拡張されている。このような実施例及び特許請求の範囲の記載に接した第三者は，「Ｚ」に相当する部分構造について検討が行われた上で，権利が及ぶ範囲が決定されているから，特許請求の範囲に記載されなかったトランスセコステロイドに関しては権利が及ぶ範囲から除外されたと認識する。
以上の明細書の記載や，化学に関する発明（化学式や化合物名を用いて一定のルールの下に客観的かつ容易に発明の対象が定義されるとの特徴がある。）における特許請求の範囲の公示機能，均等論を認めた最高裁平成１０年２月２４日判決の調査官解説に記載された見解（出願時に特許請求の範囲に含めることができた物質を包含しない形で出願した場合には，当該物質を技術的範囲から除外したと外形的に解される行動をとったと認められ，均等の第５要件を充足する旨）からみても，本件では均等侵害が成立しないと被告らが判断したことは相当である。しかも，弁理士等による均等でない旨の意見書等（甲８，９）も存在する一方，均等侵害に関する原告の当時の主張も明確なものではなく，被告製品の薬価基準への収載時に，厚生労働省担当者から特許権者の同意書の提出を求められなかったことからすれば，被告らが，被告製品の販売開始時に，均等侵害が成立しないと考えるに相当な理由があったといえ，被告らに過失はない。
(6)争点(6)（過失相殺の成否）について
ア被告らの主張
ビタミンＤ構造において，シス体のセコステロイドのほかにトランス体のセコステロイドが存することは周知の事実であり，トランス体のセコステロイドを出発物質としてマキサカルシトールを製造する例も公知であった。しかるに，原告は，特許請求の範囲において，トランス体のセコステロイドをあえて記載せず，シス体のセコステロイドのみを記載した。原告が特許請求の範囲にトランス体のセコステロイドを含めて記載すれば，被告らも，本件製造方法による原薬を採用することもなく，原告が主張する損害も生じなかった。
したがって，仮に均等侵害と被告らの過失が認められるとしても，原告の主張する損害の発生は，専ら原告の重大な過失によるものであり，過失相殺により大幅に減額されるべきである。
イ原告の主張
当業者であれば，特許請求の範囲や明細書の記載に従って均等の及ぶ範囲を予期すべきであり，被告らが主張するような，特許請求の範囲や明細書の記載を前提とした過失相殺が認められる余地はない。また，本件特許の出願人に，出願時において，特許請求の範囲にトランス体のセコステロイドを含めて記載しなければならない注意義務はない。将来の侵害態様を全て含むように特許請求の範囲を記載しようとすると，出発物質を上位概念で広く記載することになるが，そのような広いクレームは無効理由を包含するおそれがあり，特許出願人が広いクレームの権利を取得しなければならない理由はない。均等論が認められていることの意義は，特許出願人が，上位概念の広いクレームではなく，下位概念のより明確なクレームで出願できることにある。
以上のとおり，被告らの過失相殺の主張は認められない。(7)争点(7)（特許法１０２条４項後段の適用の有無）について
ア被告らの主張
特許法１０２条４項は，特許権者が同条３項に規定する金額を超える損害の賠償を請求することを妨げないとしつつ（前段），侵害者に故意または重大な過失がなかったときに，裁判所は，損害の賠償の額を定めるについて，これを参酌することができると規定している（後段）。そして，専門家の意見書（乙Ａ１５）にも記載されているように，同条４項については柔軟に適用すべきである。
本件において，被告らが均等侵害の成立を知っていれば被告製品を販売するはずもなく，被告らに故意がないのは当然である。また，出願時に容易にクレームに記載し得る技術の記載がない場合，第三者が，当該技術を実施しても特許権侵害とならないと考えることには相当な理由があり，均等侵害を前提とする本件において，被告らに重大な過失などないことは明らかである。
なお，他社が市場参入を見送ったことは，被告らが慎重な判断をしなかった理由にはならない。また，第三者の侵害行為の発生について特許権者側に明らかに落ち度がある場合に，通常の文言侵害と同様に高額の賠償責任を第三者に課すことは，当事者間の衡平に反する結果になるから，正に賠償額の減額を相当とする事情がある。
以上によれば，本件では特許法１０２条４項後段を適用すべきである。
イ原告の主張
特許法１０２条４項は，実際の適用例はほぼなく，極めて例外的な事案において，裁判所が損害賠償額を定める上で必要であれば裁量の根拠とすることができる条文であるが，本件はそのような裁量の発動を必要とする特別な事案ではない。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（本件製造方法について，本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの「特段の事情」の有無）につ
いて
(1)特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても，所定の要件を満たすときには，対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するというべきであるが，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは，上記のような均等の主張は許されないものと解される。そして，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである（最高裁平成２８年(受)第１２４２号，平成２９年３月２４日第二小法廷判決参照）。


しかるところ，上記最高裁判決の判示に照らせば，本件製造方法は本件発明の構成と均等であってその技術的範囲に属するものと認められる。これに対し，本件において，被告らは，本件製造方法がトランス体の出発物質を用いているのに対し，本件発明ではシス体の出発物質を用いる製造方法しか記載されていない点に関し，原告が，別件の特許出願（乙Ａ１０）ではビタミンＤ構造におけるトランス体の出発物質について記載しながら，本件特許出願に際しては，ビタミンＤ構造におけるトランス体の出発物質を特許請求の範囲に記載しなかったことは，上記の「意識的除外」に当たると主張するので，検討する。
(2)証拠（乙Ａ１０）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア原告は，本件特許の出願日（平成９年９月３日）以前である平成８年１２月２０日，発明の名称を「１６－エン－ビタミンＤ誘導体」とする特許出願をした（乙Ａ１０，特願平８－３４１７８６号）。イ上記アの出願に係る明細書（乙Ａ１０）の特許請求の範囲は，例えば，次のようなものである。
「【請求項１】一般式（１）：
【化１】
（式中，Ｘは酸素原子またはイオウ原子を示し，Ｒ１は保護基を有していてもよい水酸基で置換されていてもよい飽和または不飽和の脂肪族炭化水素基を意味し，Ｒ２は水素原子または水酸基を示す）で表されるビタミンＤ誘導体。」
ウ上記明細書（乙Ａ１０）には，【発明の実施の形態】として，一般式（23）で示される以下の化合物の製造方法（工程６，７，８の順で行うもの）が記載されている（段落【００５０】）。
（式中，ＴＢＳはｔ－ブチルジメチルシリル基を意味し，Ｒ１ａは水酸基または保護された水酸基で置換されていてもよい飽和または不飽和の脂肪族炭化水素基を示し，Ｒ１ｂは水酸基で置換された飽和または不飽和の脂肪族炭化水素基を示す）
「工程６」とは，「一般式（20）で示される２０Ｓ－または２０Ｒ－アリルアルコールに側鎖を導入することにより，一般式（21）で示される化合物を得ること」を，「工程７」とは「一般式（21）で示される化合物に脱保護反応を付すことにより，一般式（22）で示される化合物に変換すること」を，「工程８」とは「一般式（22）で示される化合物について，常法の光反応・熱異性化を行うことにより，一般式（23）で示される化合物を得ること」を，それぞれ意味し（段落【００５１】【００５５】【００５６】），「工程６，７，８は上記の順で反応を行うほか，工程６→工程８→工程７あるいは工程８→工程６→工程７の順で行っても良い…」とされている（段落【００５６】）。
もっとも，上記の製造方法における出発物質は，１６位と１７位の間が二重結合であり，マキサカルシトール（１６位と１７位の間が一重結合である。）とは異なっている。
エ上記明細書（乙Ａ１０）には，「さらに一般式（１）中のＲ１が水酸基で置換されていてもよい不飽和の脂肪族炭化水素基を示す場合であって，二重結合を含む場合，それにより生じるシス，トランスの幾何異性体もまた本発明に含まれ，その他，考えられる光学異性体，幾何異性体も本発明に含まれる。」と記載されている（段落【００５８】）。(3)上記(2)のとおり，原告が，本件特許出願に先立ち行った別件の特許出願（乙Ａ１０）においては，マキサカルシトールやその製法は記載されていないが，乙Ａ１０の段落【００５０】【００５１】【００５５】【００５６】の記載に基づき，段落【００５０】記載の方法について工程８→工程６→工程７の順に変更すると，本件発明所定の方法にほぼ相当する製造方法が記載されているといえる。
被告らは，上記記載された製造方法における出発物質等がシス体である点について，乙Ａ１０の段落【００５８】に，「トランスの幾何異性体もまた本発明に含まれ」と記載されていることによれば，乙Ａ１０には，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とすることを内容とする本件発明と同一の構成の発明が記載されている旨主張する。
しかし，上記(2)エのとおり，乙Ａ１０の段落【００５８】の記載からすれば，被告らが指摘する「シス，トランスの幾何異性体もまた本発明に含まれ」という記載における「トランスの幾何異性体」は，「一般式（１）中のＲ１が水酸基で置換されていてもよい不飽和の脂肪族炭化水素基を示す場合であって，二重結合を含む場合，それにより生じる」ことを前提とするものである。すなわち，Ｒ１の二重結合に起因するトランス体が含まれることを意味するものであって，ビタミンＤ構造におけるトランス体を含むことを意味するものではない。
したがって，乙Ａ１０にはトランス体のビタミンＤ構造を出発物質とすることを内容とする本件発明と同一の構成の発明が記載されているとは認められず，被告らの上記主張は前提を欠くものであるから，原告が，本件特許出願の際に，本件製造方法（トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とするマキサカルシトールの製造方法）を特許請求の範囲から意識的に除外したものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえない。
(4)そして，均等侵害の他の要件の充足性については当事者間に争いがないから，本件製法方法は本件発明の構成と均等であるものと認められる。２争点(2)（原告が本件特許権の共有者の１人であることに関し，原告が被告らに対して損害賠償請求できる範囲）について
(1)前記第２，１(2)ア及びイのとおり，原告は，本件特許権の２分の１の持分を有するにすぎず，残りの２分の１の持分についてはコロンビア大学が有しており，原告は，同大学との間で，同大学が有する特許権等に関して本件ライセンス契約を締結しており，本件ライセンス契約上，原告への独占的実施権付与の対象となる「許諾特許」とは「本仮特許出願及びこれの全ての米国仮出願・本出願，外国特許出願…から発行される全ての特許権…であって，その権利の全部又は一部をコロンビア大学が保有若しくは支配し，本仮特許出願中で具体化された発明をクレームするもの」を指すところ，本件特許権に係る優先権主張の基礎となる出願（甲Ａ７，以下「基礎出願」という。）は本件ライセンス契約における「本仮特許出願」に相当し，また，本件特許の請求項１３に係る発明（本件発明）は上記基礎出願において記載されていたものである。これらの事実によれば，原告は，本件特許権に関するコロンビア大学の共有持分２分の１について，独占的通常実施権を有することが認められる。


(2)以上によれば，まず，原告は，自らが有する本件特許権の持分２分の１に基づき，特許権侵害に係る逸失利益の損害賠償請求権を有しているほか，上記(1)のとおり，原告は，コロンビア大学の共有持分２分の１について独占的通常実施権を有するから，被告らによる本件特許権侵害は，原告に対する上記独占的通常実施権の積極的債権侵害に当たるといえ，原告は被告らに対し，同侵害行為による逸失利益の損害賠償を請求することができる。なお，本件ライセンス契約において，原告は，コロンビア大学に対し，同契約締結日から３０日以内に，所定の金額のライセンス料を支払済みであり（第３条），今後，原告による本件特許に係る発明の実施に応じた実施料の支払は予定されていない。したがって，原告が独占的通常実施権者としての立場で行う損害賠償請求に関しても，実施料相当額を控除する必要はない。この点，被告は，原告に独占的通常実施権者としての損害賠償請求を認めると，コロンビア大学に二重払いしなければならないリスクがある旨主張する。しかし，原告が独占的通常実施権者として積極的債権侵害による損害を現に被っている以上，被告らが主張するような二重払いのリスクは，原告が被告らに対して行使し得る損害賠償請求権の範囲を限定する根拠となるものではない。なお，原告・コロンビア大学間の本件ライセンス契約においては，コロンビア大学が法的手続を行うことができるのは，原告がコロンビア大学から証拠（原告又はその関連会社と競合する製品を販売している第三者による「許諾特許」の侵害を，一応証明するもの）を受領してから３か月以内に，①侵害を停止させるか，②侵害者に対して法的請求を行うことのいずれも行わない場合であると解される（甲Ａ３０，第５条ｂ参照）ところ，既に原告が被告らに対して訴訟を提起した本件において，コロンビア大学が，別途，被告らに対して損害賠償請求し，被告らがコロンビア大学に二重払いしなければならないリスクがあるとは解されない。したがって，いずれにしても，被告らの上記主張は採用できない。
(3)以上によれば，原告は，被告らに対し，本件特許権の侵害によって被った損害（独占的通常実施権者として受けた損害も含む。）の全額について賠償を請求し得る。
３争点(3)（外用ビタミンＤ３製剤の市場でのオキサロール軟膏のシェア喪失による原告の損害額）について
(1)原告は，オキサロール軟膏の後発医薬品である被告製品が販売されたことにより，乾癬の治療薬としての外用ビタミンＤ３製剤の市場でのオキサロール軟膏のシェアが奪われたとして，これに基づく原告の損害額について，民法７０９条ないし特許法１０２条１項に基づいて（両方の請求は選択的とされている）計算しているところ，当裁判所は，まず，特許法１０２条１項に基づく請求について判断する。
(2)ア原告は，本訴において，Ａ社に対してマキサカルシトール原薬を販売することによって得られる限界利益については主張せず，原告がオキサロール軟膏をＡ社から買い戻し，マルホに対して販売する取引行為による限界利益のみを主張している。したがって，原告の限界利益は，原告のマルホに対するオキサロール軟膏の販売価格から原告の変動経費（原告が，Ａ社に対して支払うオキサロール軟膏の買戻費用と，中外物流に対して支払う輸送費の合計額）を控除することで算定できる（前記第２，１(5)参照）。
なお，オキサロール軟膏の単品製品と１０本組製品において，原告の限界利益がそれぞれ異なるならば，オキサロール軟膏の市場シェア喪失による原告の損害額を計算するに当たっても，単品製品と１０本組製品とを別々に計算する必要がある。この点に関し，被告らは，これらの製品ごとに区別せずに，原告の限界利益を計算しているが，このような簡易な計算方法を採用することについて原告が争っている以上，原則どおり，単品製品と１０本組製品とを別々に計算すべきである。
イ当事者間に争いのない事実に，証拠（甲Ａ１０の１及び２，１１の１～３０，１３の１～２７）を併せれば，以下の事実が認められる。(ア)原告・マルホ間におけるオキサロール軟膏の取引価格は，当初，１０本組製品については●(省略)●円（税抜き），単品製品については●(省略)●円（税抜き）であったが，平成２６年３月分以降は，１０本組製品については●(省略)●円（税抜き），単品製品については●(省略)●円（税抜き）に下落した。
(イ)原告・Ａ社間におけるオキサロール軟膏の取引価格は，１０本組製品につき，平成２６年１０月１日以前は●(省略)●円（税抜き），同日以降は●(省略)●円，単品製品につき，同日以前は●(省略)●円（税抜き），同日以降は●(省略)●円（税抜き）であった。(ウ)原告・中外物流間の輸送費は，単品製品について１円，１０本組製品について４円（いずれも税込み）である。
(エ)なお，消費税率は，平成２６年４月１日以前は５％であったが，同日以降は８％となった。
ウ被告らの単品製品及び１０本組製品は，それぞれ原告の単品製品及び１０本組製品の市場シェアを奪い，被告岩城製薬の５０本組製品は，その１組の販売によって，原告の１０本組製品の５組分の販売の機会を奪ったものと推認されるところ，上記イの各事実及び前記第２，１(6)ウの被告製品の販売数量を前提として，原告の損害額（特許法１０２条１項本文によるもの）を計算すると，別紙損害額計算書１記載のとおりとなり，被告岩城製薬につき合計２億２６２５万８６６５円，被告高田製薬につき合計１億３１２８万８２８７円，被告ポーラファルマにつき合計１億８６９１万５２０７円となる。
エなお，原告は，コロンビア大学の持分２分の１については，独占的通常実施権者としての立場で損害賠償請求しているところ，特許権者から許諾を受けた独占的通常実施権者が製品を販売する場合も，特許権者が製品を販売する場合と同様に，製品の販売数量の減少による逸失利益額を立証することは困難であるから，特許法１０２条１項が類推適用されるものと解するのが相当である。


オまた，上記の算定に際しては，原告・マルホ間の取引価格の下落は考慮しないものとした。すなわち，原告のオキサロール軟膏の市場シェア喪失による損害額を計算するに際しては，被告による本件特許権侵害があった場合となかった場合との差額を考慮する必要があるところ，後記４で認定判断するとおり，被告製品の薬価収載によって原告製品（オキサロール軟膏を含む。）の薬価が下落し，原告・マルホ間の取引価格も下落した（すなわち，被告製品の薬価収載がなかったならば，原告・マルホ間の取引価格の下落はなかった）ものといえるから，オキサロール軟膏の薬価下落後も，薬価下落前の取引価格を前提として原告の損害額を計算すべきである。この点に関し，被告らは，特許法１０２条１項は，侵害品の販売分に関する原告の損害額を推定するものにすぎず，薬価下落後も下落前の販売価格を用いて限界利益を計算することはできないと主張する。しかし，本件においては，後記４で認定判断するとおり，被告製品の薬価収載と原告製品の薬価下落及びそれに起因する取引価格の下落との間の相当因果関係が認められるために，オキサロール軟膏のシェア喪失による原告の損害額（侵害品の販売分に関する原告の損害額）を計算するに当たっても薬価下落前の取引価格を前提としているものにすぎず，被告らの上記主張は理由がない。
カさらに，上記算定においては，消費税相当額を加算した。なぜならば，消費税は「資産の譲渡等」に対して課税される（消費税法４条）ところ，消費税法基本通達（甲Ａ３２）では，「その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるもの」の例として「無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」を挙げており（同通達５－２－５(2)），本件で原告が被告らに対して請求する損害賠償金は，正に上記の趣旨の損害賠償金であるから，これは，「資産の譲渡等」の対価に該当するものとして，消費税の課税対象になると解されるからである。
この点につき，被告らは，特許権侵害による損害賠償金は，それが実施料相当額以外の趣旨のものならば，「資産の譲渡等」の対価ではないから，消費税は課されないと主張するが，これは上記通達の趣旨に反するものであり，採用できない。なお，被告らは，平成２８年版図解消費税（乙Ａ３０）において，「無体財産権の侵害を受けたことにより受け取る権利の使用料に相当する損害賠償金」について「資産の譲渡等」の対価に該当する旨記載されているとも主張するが，これは例示にすぎないというべきであり，「無体財産権の侵害を受けたことにより受け取る損害賠償金」のうち「権利の使用料に相当する」もの以外の損害賠償金を除外する趣旨とは解されない。
(3)推定覆滅（特許法１０２条１項但書）について判断する。被告らは，オキサロール軟膏には複数の競合品（ボンアルファ，ボンアルファハイ，ドボネックス）があるところ，被告製品は，その性能が上記各競合品と同等であることに加え，安価であるため，原告製品だけでなく，上記各競合品のシェアをも奪ったものであるとし，上記各競合品は，乾癬の治療薬としての外用ビタミンＤ３製剤の市場において４２％のシェアを有しているから，４２％分について推定を覆滅すべきである，と主張する。確かに，証拠（甲Ａ３１，乙Ａ２１ないし２３，２８）及び弁論の全趣旨によれば，①乾癬の治療薬としての外用ビタミンＤ３製剤としては，有効成分がタカルシトールのボンアルファ及びボンアルファハイ，有効成分がカルシポトリオールのドボネックス，有効成分がマキサカルシトールのオキサロール軟膏及び被告製品があり，これらはいずれも薬効や作用機序の面でほぼ同等と解されており，医師も，これらを適宜選択して処方していること，②被告製品は後発医薬品であり，オキサロール軟膏や他の外用ビタミンＤ３製剤に比較して価格が安いこと，③医師は，患者に薬剤を処方する際には，患者の薬剤費負担も考慮していること，④被告製品が平成２４年１２月に販売開始された後，オキサロール軟膏だけでなく，他の外用ビタミンＤ３製剤の売上高も減少したこと，⑤ボンアルファ，ボンアルファハイ及びドボネックスは，平成２４年から平成２６年にかけて，その販売高において外用ビタミンＤ３製剤の市場の合計４１～４２％程度のシェアを有していたことが認められる。
以上によれば，ボンアルファ，ボンアルファハイ及びドボネックスは，いずれもオキサロール軟膏の競合品であって，被告製品は，オキサロール軟膏だけでなく，上記各競合品のシェアをも一定程度奪っていたものと認められる。
なお，原告は，ボンアルファ軟膏は低濃度の軽症患者向けであり，またボンアルファハイ軟膏は１日１回の塗布で済み，他の薬剤では代替できないため，これらはオキサロール軟膏の競合品ではないとも主張する。しかし，原告の上記主張は，上記各軟膏の薬効が他の軟膏と本質的に異なる旨主張するものではなく，あくまでもその濃度等の違いによって使用方法に差が生じる旨主張するものにすぎず，前記のとおり，ボンアルファやボンアルファハイもオキサロール軟膏の競合品であると認められることを左右しない。他方で，証拠（甲Ａ２６の１～４）及び弁論の全趣旨によれば，オキサロール軟膏や被告製品，上記各競合品は，いずれも医師の処方箋を必要とする薬品であり，消費者（患者）が自由に選択できるものではないこと，被告製品は，オキサロール軟膏の後発医薬品であって，有効成分も同じであり，医師がオキサロール軟膏を処方した場合，処方箋の変更なしに患者が自由に購入できるのは被告製品だけであることが認められる。
そうすると，オキサロール軟膏から被告製品に変更する場合と比較すると，上記各競合品から被告製品に変更するのは容易ではないというべきであって，上記各競合品（ボンアルファ，ボンアルファハイ，ドボネックス）が，乾癬の治療薬としての外用ビタミンＤ３製剤の市場で４２％程度のシェアを有していたとしても，被告製品が同シェアをそのまま代替したものとは到底認められない。
以上の諸事情を総合的に考慮すると，被告製品は，上記各競合品のシェアを一定程度奪ったものとして，特許法１０２条１項本文による推定が覆滅される割合を１０％と認定するのが相当である。
(4)以上を前提とすると，前記(2)で計算した金額につき，１０％分を控除した後の金額が，シェア喪失による原告の損害額となる（具体的には，被告岩城製薬につき２億０３６３万２７９８円，被告高田製薬につき１億１８１５万９４５８円，被告ポーラファルマにつき１億６８２２万３６８６円となる。）（いずれも小数点以下は切捨て）。
なお，民法７０９条のみに基づく請求についても，特許法１０２条１項に基づき計算した額を超える損害額は認められない。


４争点(4)（原告製品の取引価格下落による原告の損害額）について(1)原告は，被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し，それに伴い，原告・マルホ間の取引価格も下落したから，同取引価格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。
これに対し，被告らは，医薬品については２年ごとに薬価を引き下げる改定が行われるのが原則であり，一定の要件を充たす新薬について，後発医薬品の上市までの間，薬価の引下げを一時的に猶予されているにすぎず，原告が有していた「後発医薬品が上市されるまで先発医薬品の薬価が維持される」との期待は，法的に保護された利益ではないとし，仮にこれが保護されるとしても，薬価自体の下落率は約１０．７２％であるから，被告らの行為と相当因果関係が認められるのはその範囲に限られる旨等を主張するので，以下検討する。
(2)当事者間に争いのない事実に，証拠（甲Ａ２ないし５，８，９，１０の１及び２，１１の１ないし３０，１２の３及び４，１７，２８の１ないし８）及び弁論の全趣旨を併せれば，以下の事実が認められる。
ア薬価について
(ア)薬価とは，保険医療機関及び保険薬局が薬剤の支給に要する単位当たりの平均的な費用の額として銘柄ごとに定める額をいう。医療機関や調剤薬局は，薬価に基づいて，患者や健康保険組合に対して医薬品の費用を請求しなければならない。他方で，医薬品メーカーや卸会社等の販売代理店が販売する医薬品の価格に規制はないが，医療機関等からの請求額には薬価の規制があるため，医薬品メーカーや販売代理店が販売する医薬品の価格は，事実上，薬価を基準に定められる。(イ)薬価は，厚生労働省が実施する薬価調査の結果に基づき，２年に１回，改定される。薬価の算定は，厚生労働省保険局長が地方厚生（支）局長にあてた「薬価算定の基準について」（保発０２１２第７号）（甲Ａ３）に定められた基準に基づいて行われる。
(ウ)以下のａないしｄの要件を全て充たす新薬については，市場実勢価格に基づく算定値に対して，新薬創出・適応外薬解消等促進加算が行われる。
ａ薬価収載後１５年以内で，かつ後発品が収載されていないことｂ市場実勢価格と薬価との乖離が，薬価収載されている全医薬品の平
均を超えないこと
ｃ厚生労働省による開発要請品目又は公募品目について開発に向けた取り組みを行う企業が製造販売するもの，又は「真に医療の質の向上に貢献する医薬品」の研究開発を行う企業が製造販売するもの
ｄ再算定対象品でないこと
(エ)原告製品は，上記(ウ)の要件のうち，ａの「後発品が収載されていないこと」を除く各要件を充たしていた。
(オ)平成２４年１２月１４日，被告製品が後発品として薬価基準に収載され，原告製品が上記(ウ)ａの要件を充たさなくなったことにより，平成２６年４月１日，原告製品（オキサロール軟膏及びオキサロールローション）の薬価は，いずれも，それまでの１３８．００円／ｇ（税込価格）から１２３．２０円／ｇ（税込価格）に改定された。なお，消費税率は，平成２６年４月１日以前は５％であったが，同日以降は８％となった。
(カ)平成２６年４月の薬価改定時点において，被告製品以外には，原告製品に係る後発医薬品の市場参入はなかった。
イ原告からマルホに対するオキサロール軟膏等の販売について(ア)原告とマルホは，平成１３年６月１日付けで，「オキサロール軟膏の独占販売に関する契約書」（甲Ａ９）による契約を締結した。
●(省略)●
(イ)原告のマルホに対するオキサロール軟膏の販売価格は，以下のとおりであった。
ａ平成２４年３月～平成２６年２月
単品製品    ●(省略)●円／本（税抜き）
１０本組製品●(省略)●円／組（税抜き）
ｂ平成２６年３月以降
単品製品    ●(省略)●円／本（税抜き）
１０本組製品●(省略)●円／組（税抜き）
(ウ)原告のマルホに対するオキサロール軟膏の販売数量は，以下のとおりであった（内訳は別紙原告製品販売数量一覧のとおり）。
ａ単品製品
平成２６年３月             ●(省略)●本平成２６年４月～平成２７年６月      ●(省略)●本平成２７年７月～平成２８年２月      ●(省略)●本
ｂ１０本組製品
平成２６年３月             ●(省略)●組平成２６年４月～平成２７年６月      ●(省略)●組平成２７年７月～平成２８年２月     ●(省略)●組(エ)原告とマルホは，平成１８年１２月１５日付けで「オキサロールローションの独占販売に関する契約書」（甲Ａ１７）による契約を締結した。
●(省略)●
(オ)原告のマルホに対するオキサロールローションの販売価格は，以下のとおりであった。
ａ平成２４年３月～平成２６年２月
単品製品    ●(省略)●円／本（税抜き）
１０本組製品●(省略)●円／組（税抜き）
ｂ平成２６年３月以降
単品製品    ●(省略)●円／本（税抜き）
１０本組製品●(省略)●円／組（税抜き）
(カ)原告のマルホに対するオキサロールローションの販売数量は，以下のとおりであった（内訳は別紙原告製品販売数量一覧のとおり）。
ａ単品製品
平成２６年３月              ●(省略)●本平成２６年４月～平成２７年６月      ●(省略)●本平成２７年７月～平成２８年２月      ●(省略)●本
ｂ１０本組製品
平成２６年３月              ●(省略)●組平成２６年４月～平成２７年６月      ●(省略)●組平成２７年７月～平成２８年２月      ●(省略)●組(キ)原告・Ａ社間の取引価格は，平成２６年４月には変更がなかったが，同年１０月１日前後で，オキサロール軟膏の単品製品，１０本組製品ともに上昇した。


(3)上記(2)の認定事実を前提として判断する。ア原告は，新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度によって，被告製品が薬価収載されるまでは，現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ，後発品である被告製品が薬価収載されたことにより，平成２６年４月１日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり，本件特許権の侵害品に当たる被告製品が薬価収載されなければ，原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから，被告らは，被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。被告らは，そもそも薬価の維持は保護に値する利益ではなく，厚生労働省の薬価政策による結果にすぎないとも主張するが，新薬創出・適応外薬解消等促進加算という制度が実際に存在し，しかも，同制度に基づく加算は厚生労働省が裁量で行うものではなく，所定の要件を充たす新薬であれば一律に同制度による加算を受けられる以上，これは法律上保護される利益というべきであって，被告らの上記主張は採用できない。イ上記(2)イの各事実に加え，上記(2)ア(ア)のとおり，医療機関等からの請求額には薬価の規制があるため，医薬品メーカーや販売代理店が販売する医薬品の価格は，事実上，薬価を基準に定められることからすれば，被告製品の薬価収載によって，原告製品の薬価が下落し，それに伴って原告・マルホ間の原告製品の取引価格が下落したものと認められる。原告・マルホ間の契約を見ても，●(省略)●が規定されており，この内容は経済合理的なものというべきところ，これによれば，原告製品の薬価が下落すれば，それに伴って原告・マルホ間の原告製品の取引価格も下落することが当然に予想されるものである。現に，後記ウのとおり，原告・マルホ間での原告製品の取引価格の下落率は，薬価の下落率とほぼ同一である。以上によれば，原告・マルホ間の取引価格の下落分は，その全てが被告製品の薬価収載と相当因果関係のある損害と認められる。そして，原告の具体的な損害額については，別紙損害額計算書２記載のとおりであり，原告の請求額と同額である合計５億７９１６万９６８６円となる（平成２６年３月から平成２７年６月までの損害額は４億４４７２万８９５０円，同年７月から平成２８年２月までの損害額は１億３４４４万０７３６円である。）。
また，原告は，上記請求額のうち４億円につき平成２７年９月１５日から，残額である１億７９１６万９６８６円につき平成２８年９月１日から，各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めているところ，これらも理由がある。
ウ被告らは，仮に薬価下落について被告らが責任を負うべきであるとしても，原告製品の薬価下落率は約１０．７２％であり，それを超える部分は被告らの行為との関係はなく，被告らにとって予見不可能であったと主張
する
しかし，平成２６年４月１日前後で消費税率が５％から８％に上昇したことをも考慮して，原告製品の取引価格の下落率について消費税込みの金額に引き直して計算すると，オキサロール軟膏の単品製品についての下落率は約１０．９７％（１－●(省略)●円×１．０８／（●(省略)●円×１．０５），以下同様に計算する。），１０本組製品についての下落率は約１０．９１％，オキサロールローションの単品製品についての下落率は約１０．７７％，１０本組製品についての下落率は約１０．８９％となる。これらの取引価格の下落率と，薬価の下落率（約１０．７２％，消費税込みの数字）との差は，いずれも僅少なものにすぎないから，被告らにとっても，原告製品の取引価格がこの程度下落することは，十分に予見可能であったといえる。したがって，被告らの上記主張は採用できない。エ被告らは，薬価下落に伴って原告・Ａ社間の取引価格も下落したはずであると主張する。しかし，証拠（甲Ａ１２の３及び４，１３の１～２７）によれば，薬価下落時において，原告・Ａ社間の取引価格は下落していないものと認められるから，被告らの上記主張は理由がない。また，被告らは，平成２６年１０月に，原告・Ａ社間の取引価格が上昇しているところ，それ以降の原告の逸失利益額を計算する際には，同取引価格の上昇分を控除すべきであると主張する。しかし，原告・Ａ社間の取引価格が上昇したことは，被告製品の薬価収載と関係があるとは認められない（むしろ，原告・Ａ社間の取引価格が変動するのであれば，被告製品の薬価収載及び原告製品の薬価下落に伴って取引価格も下落するのが通常であると解される。）ため，薬価下落に伴う原告の逸失利益の算定に当たって，原告・Ａ社間の取引価格の上昇を考慮するのは相当ではなく，被告らの上記主張は採用できない。
オこのほか，前記３(2)カ同様，取引価格下落による原告の損害額についても消費税相当額を加算すべきである。
(4)なお，前記３で認定した市場シェア喪失による逸失利益は，被告らの特許権侵害行為によって原告が販売できなかったオキサロール軟膏に関する逸失利益であるのに対し，上記で認定した取引価格下落による逸失利益は，価格下落期間中に原告が実際に販売した原告製品の販売数量に対応する逸失利益であって，両者は別個の損害であるから，原告は，被告らに対し，両方の損害について賠償を請求できる。
また，後発医薬品が一社からでも薬価収載されると，原告製品の薬価の下落が生じるので，被告らの各侵害行為と原告の取引価格下落による逸失利益に係る損害との間に，それぞれ相当因果関係が認められる。したがって，原告は，各被告に対し，薬価下落に起因する損害額の全額の賠償を請求できる。もっとも，被告らの各特許権侵害行為によって生じた原告の損害は単一であり，原告が被告らの一社からでも損害賠償金の支払を受ければ，原告の上記損害賠償請求権は消滅するため，同請求権に係る被告らの債務は，いわゆる不真正連帯債務となる。
５争点(5)（被告らの過失の有無）について
(1)被告らは，特許法１０３条は均等侵害を前提としておらず，均等侵害の場合に侵害者の過失を推定することは，立法趣旨にも反するから，均等侵害の場合に同条は適用されない旨主張する。


しかしながら，均等侵害も特許権侵害に当たることに変わりはないところ，特許法１０３条は「他人の特許権…を侵害した者は，その侵害の行為について過失があったものと推定する。」と規定し，文言侵害と均等侵害とを何ら区別していないし，同条について均等侵害が成立する場合にその適用が排除されることを裏付けるような立法趣旨を認めるに足りる証拠もないから，本件のような均等侵害の事案においても，特許法１０３条が適用され，被告らの過失が推定されるものと解すべきである。
なお，原告は，コロンビア大学の持分２分の１については，独占的通常実施権者としての立場で損害賠償請求するものであるが，特許法１０３条において過失が推定される根拠が，当該特許発明の存在及び内容が公示されていることにあることからすれば，独占的通常実施権の侵害についても，同条を類推適用すべきである。
(2)被告らは，仮に均等侵害の事案に特許法１０３条が適用されるとしても，本件では，過失の推定は覆滅されるべきである旨主張する。しかし，被告らは，いずれも医薬品の製造販売等を業としているのであるから，その販売する医薬品の特許権侵害については高度の注意義務を負うというべきところ，被告製品の販売前に，本件特許の内容や本件製造方法が本件特許権を侵害する可能性について慎重に検討したならば，本件製造方法が本件発明の構成と均等であると判断される可能性について十分認識可能であったものと認められる。この点に関し，「Ａ弁護士の見解に対するセルビオス社の見解」と題する平成２４年１１月７日付けのヨーロッパ特許弁護士作成の書面（甲８），「Ａ弁護士の見解についての検討」と題する平成２４年１１月２２日付けのＢ弁理士作成の書面（甲９）は，いずれも，本件製造方法による本件特許権の均等侵害の可能性について検討してはいるが，前者（甲８）は，均等論に関して「公知の事項については請求項の範囲に拡大されない」などとした上で，本件製造方法は優先日において既に公知の方法であった上，本件製造方法は本件発明記載の方法とは効果が異なるなどとするにすぎず，後者（甲９）も，製造方法の特許発明では，原材料は必須の構成部分であるところ，原材料がシス体とトランス体とで異なる点は本質的部分の相違であり，また，トランス（５Ｅ）セコステロイドは，特許請求の範囲から意識的に除外されたなどとするにすぎず，結局，いずれも比較的簡単に均等侵害にはならないと結論付けており，慎重な検討結果であるとはいえない。したがって，被告らが，このようなヨーロッパ特許弁護士や弁理士の見解を信用したとしても，これによって直ちに過失がなかったとはいえない。このほか，被告らは，厚生労働省の担当者の言動についても指摘するが，同担当者は特許権侵害の成否に関して判断する立場にはないから，同担当者の言動は，被告らの過失の有無に影響を及ぼすものではない。被告らは，この他にもるる主張するが，本件全証拠によっても，被告らについて過失の推定を覆滅させるような事情が存在するとは認めるに足りず，被告らの主張は採用できない。
６争点(6)（過失相殺の成否）について
被告らは，ビタミンＤ構造において，シス体だけでなくトランス体のセコステロイドを出発物質としてマキサカルシトールを製造する例は公知であり，原告がこれを特許請求の範囲に記載することは可能であったにもかかわらず，本件特許出願に際して，これを記載しなかった過失があり，これによって被告らが均等侵害をするに至ったものであって，原告には，このような事態を自ら招いた責任があるため，原告の損害額の算定に当たり過失相殺を行うべきである旨主張する。
しかし，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは，特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また，先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において，将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いることは，特許制度の目的に反するものというべきである。
これらの事情を踏まえれば，本件において，原告が，本件特許に係る特許請求の範囲に，ビタミンＤ構造においてトランス体のセコステロイドを出発物質とする方法まで記載すべき注意義務があったとまでは認められず，原告に過失があったとはいえないから，過失相殺に係る被告らの主張は理由がない。７争点(7)（特許法１０２条４項後段の適用の有無）について被告らは，本件において被告らには故意・重過失がない上，原告が特許出願時に容易にクレームに記載し得る技術をクレームに記載しなかった以上，特許法１０２条４項後段を適用して損害額を減額すべき旨主張する。しかし，前記５のとおり，被告らは，いずれも医薬品の製造販売等を業としているのであるから，その販売する医薬品の特許権侵害については高度の注意義務を負うというべきところ，被告製品の販売前に，本件特許の内容や本件製造方法が本件特許権を侵害する可能性について慎重に検討したならば，本件製造方法が本件発明の構成と均等であると判断される可能性について十分認識可能であったこと，前記６のとおり，原告に特許請求の範囲の記載について過失があったとまでは認められないこと等を考慮すれば，本件において，特許法１０２条４項後段を適用して原告の損害額を減額すべきほどの事情は見当たらず，被告らの上記主張は採用できない。
８結論
以上によれば，原告の請求は，①原告製品のシェア喪失に基づき，被告岩城製薬に対し，損害賠償金２億０３６３万２７９８円及びこれに対する平成２７年９月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，被告高田製薬に対し，損害賠償金１億１８１５万９４５８円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を，被告ポーラファルマに対し，損害賠償金１億６８２２万３６８６円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を，②原告製品の薬価下落に基づき，被告らに対し，連帯して損害賠償金５億７９１６万９６８６円及び内４億円に対する平成２７年９月１５日から，内１億７９１６万９６８６円に対する平成２８年９月１日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の各支払を，それぞれ求める範囲で理由があるからこれらを認容し，その余は理由がないからこれらをいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。


平成２９年４月１９日宣告広島高等裁判所岡山支部判決
平成２８年（う）第７１号会社法違反
原審岡山地方裁判所    平成２６年（わ）第３９２号
主              文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理              由
本件控訴の趣意は，主任弁護人清水善朗作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載のとおりである。
論旨は，要するに，原判決は，被告人の株式会社Ａ（以下「Ａ」という。）に対する貸付が任務違背行為にあたり，これによって，本人である株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）に貸付金額相当の財産上の損害が生じ，被告人には第三者であるＡの利益を図る目的があったからいわゆる特別背任罪が成立すると判断したが，Ｂに財産上の損害は生じておらず，被告人には第三者図利の目的もないから，被告人は無罪であって，原判決には，判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある，というのである。
そこで検討するに，以下に説示するとおり，被告人に第三者図利の目的を認めた原判決の判断は不合理であって，判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるから，原判決は破棄を免れない。
１事案の概要
(1)本件公訴事実等
本件公訴事実は，要するに「被告人は，Ｂの取締役として同社の業務全般を統括し，同社の利益を図るとともに同社に損害を与えないように忠実にその職務を行う任務を有していたものであるが，Ａの利益を図る目的で，その任務に背き，同社に借入金の返済能力がなく，ＢがＡに貸付を行えば，その貸付金の回収が困難になることを認識しながら，何ら担保を徴することなく，その他貸付金の回収を確実にする措置を講じないまま，Ｂ従業員をして，Ｂ名義の当座預金口座からＡ名義の普通預金口座に，平成２０年７月１７日に９９９９万９１６０円，同月２８日に４９９９万９１６０円，同年８月２５日に４９９９万９１６０円の合計１億９９９９万７４８０円を振込送金させて同額をＡに貸し付け，もってＢに同額の財産上の損害を加えた」というものである。
原判決は，被告人に第三者図利の目的が認められると判断し，概ね本件公訴事実のとおりの事実を認定した。
(2)前提事実
原審で取り調べられた証拠によれば，前提となる事実として，以下の事実が認められる。
ア被告人は，平成元年にＢの取締役に就任し，遅くとも平成１３年１１月以降，人事，経理等のＢの業務全般を統括していた。
イ被告人は，下水の普及等によりＢの浄化槽の管理収入や工事収入が長期的な減少傾向にあったことから，新たな収入源として健康食品等の販売事業を開始した。
Ｂは，健康食品販売事業の一環として株式会社Ｃが製造したβグルカン（アウレオバシジウム培養液）の原液を，Ｄが実質的に経営していたＡに販売するようになった。平成１４年頃には，Ｂとカルシウム販売大手であるＥ株式会社（以下「Ｅ」という。）との間でβグルカンの商品開発や販売事業を共同で行うべく商談が行われたが，平成１５年夏頃，担当者の交代等もあってＥとの間の商談は頓挫した。その後，Ａは，βグルカン関連商品の開発にあたっての課題であった粘性の解消や粉末化に成功し，Ｆ株式会社に粉末化した商品の在庫を預けるようになり，Ｅとの間で粉末化したβグルカン関連商品の商談を再開した。平成２０年１０月２３日頃，同社に対し粉末商品の見積書を提出したが，結局は取引にまでは至らなかった。
Ａは，同年５月１日頃，株式会社Ｇと以後の取引の基本契約といえる取引約定を締結したが，その後具体的なβグルカン関連商品の売買契約は締結されなかった。Ａは，平成２０年頃から宮城県にあるＨ株式会社との間で，同社の養殖魚の飼料としてβグルカン関連商品を同社に販売する旨の商談を行い，βグルカンの稚魚に対する効果を調べる実験が行われたが，平成２３年３月に起きた東日本大震災の影響により，同販売事業は実施されなかった。
ウＤは，平成１８年４月頃，被告人に対し，βグルカンの商品開発等のために，ＢからＡに対する資金提供を求め，被告人は，Ｄの依頼に応じることとした。ＢからＡへの資金提供は，主として，ＢがＡからβグルカン関連商品を仕入れた旨仮装して，その仕入代金名目でなされ，Ａからの返済は，Ｄが名義を借用していた株式会社Ｉ（以下「Ｉ」という。）にＢが同商品を売却した旨仮装して，その売買代金名目でなされた。このような方法等で，平成１８年４月から平成１９年３月までの間に２３回にわたり，ＢからＡに対し，１回につき４００万円から約９０００万円の資金が提供された。Ａは，平成１９年２月頃までは，Ｂから提供を受けた資金について，資金提供の概ね数か月後には金利を付して返済していたが，平成１８年１２月に提供を受けた約９０００万円については平成１９年３月に２０００万円を返済したにとどまり，同年２月に提供を受けた約５４００万円及び同年３月に提供を受けた約５１００万円については平成２０年６月２０日に至るまで返済が滞っていた。平成１９年４月以降は，ＢからＡへの資金提供の方法は従前どおりであったが，Ａからの返済は，ＢがＡから仕入れた旨仮装した商品を更にＡに売却した旨仮装して，その売買代金名目でなされるようになった。平成１９年４月から平成２０年５月までの間に１１回にわたり，ＢからＡに対し１回につき約２２００万円ないし４０００万円の資金が提供され，平成２０年６月２０日の時点において，そのうち６回分は返済されていたが，５回分は未だ返済されていなかった。この時点におけるＡのＢに対する未払債務は，Ｉに対する売掛金名目のものが１億９１５９万３８１６円，Ａに対する売掛金名目のものが１億９７０３万０４００円に上っていた。


エＤは，平成２０年６月２０日ころ，Ｊ株式会社（以下「Ｊ」という。）から１億９１６５万１２５０円を３か月程度の短期で返済する前提で借り入れ，同日，ＢのＩに対する売掛金と同額である１億９１５９万３８１６円をＢ名義の預金口座に入金した（以下「本件返済」という）。本件返済金は，被告人の指示により，Ｉに対する売掛金の支払として充当された。
オＢは，平成２０年６月２５日，Ｋ銀行に対し，根抵当権（極度額２億６０００万円）を担保とした当座貸越専用口座（融資極度額２億円）による借入金１億１０００万円を返済し，同月３０日，Ｋ銀行に対し，同口座等による借入金３０８５万円を返済し，Ｌ信用金庫に対し，証書貸付の分割払分４３１万９５９９円，手形貸付による借入金８５０３万９７２６円を返済したが，同年７月１日，Ｋ銀行から同口座利用により３０００万円融資を受け，Ｌ信用金庫から手形貸付として５０００万円の融資を受けた。
Ｂは，同年７月１６日，Ｋ銀行から同口座利用により１億１０００万円の融資を受け，同月２５日，Ｍ銀行から賞与資金として２９８０万７３２８円の融資を受け，同年８月２５日，Ｌ信用金庫から資金使途を経費及び税金として手形貸付により６０００万円の融資を受けた。
カ被告人は，平成２０年７月１７日に９９９９万９１６０円，同月２８日に４９９９万９１６０円，同年８月２５日に４９９９万９１６０円の合計１億９９９９万７４８０円をＢからＡに振込送金し（以上の３回の送金を合わせて，以下「本件貸付」という），Ａは，それぞれ本件貸付の当日である同年７月１７日に１億円，同月２８日に５０００万円，同年８月２５日に４７３９万２９６５円をＪに送金し，Ｊからの借入金を返済した。
キＢの第３７期（平成１８年７月１日から平成１９年６月３０日まで）の決算報告書によれば，平成１９年６月３０日現在におけるＢの売掛未収金は合計３億２６９１万１３０９円であり，そのうちＩに対するものが１億９１５９万３８１６円，Ａに対するものが５０７５万７０００円であった。第３８期（平成１９年７月１日から平成２０年６月３０日まで）の決算報告書によれば，平成２０年６月３０日現在におけるＢの売掛未収金は合計２億８８４６万２６５６円であり，そのうちＡに対するものが１億８６３０万３０００円であった。
(3)原判決の判断
原判決は，要旨，以下のとおり説示して，被告人には第三者図利の目的が認められるとした。
すなわち，本件で任務違背行為とされている本件貸付は，合計２億円もの巨額であり，当時のＢの純資産，収入，流動資産等の額からすると，Ａの破たんに伴ってＢの経営及びその存立に重大な悪影響を生じさせるものであった。ＡのＢに対する従前の返済状況や残債務の額，本件貸付金の使途がＡの短期の借入金の返済であったこと等からすれば，本件貸付が返済される可能性は相当低く，そのことを被告人も認識していたといえる。にもかかわらず，担保の提供を受けるなどの回収のための措置を何ら講じないまま本件貸付を実行した。このように本件貸付は，Ｂに重大な損害を与える現実的危険性の高い行為であるところ，それでもなお被告人がＢの利益を図る目的で本件貸付を行ったというためには，このような本件貸付の重大性及び危険性を払拭しうるだけの確実な収益がＡに期待できること又はそのような危険な行為をあえて行うべきＢにとっての必要性や緊急性があることが不可欠である。本件貸付当時，Ａに本件貸付の返済を可能とするような収益を期待できる状況にはなく，被告人のいうβグルカン関連事業の成功可能性は単なる希望的観測にすぎない。Ｂは，本件貸付当時，Ａに対する未回収債権が約２億円あったが，同債権の回収を断念しても，直ちにＢの運転資金が不足する事態が生じる可能性があったとはうかがわれないから本件貸付を行う必要性及び緊急性はなかった。なお，ＢからＡに対する資金提供は約４億円に達していたところ，Ｂは，平成２０年６月２０日，Ａから本件返済を受けているが，これによってＡに対する未回収債権が約１億８６００万円に減少し，その金員の大半が同日までに金融機関への返済に充てられ，Ｂの財務状況は大きく改善したのであり，本件貸付は，それを再び大きく悪化させるものであるから，本件返済と本件貸付が近接して行われたからといって，本件貸付が本件返済前の状況と実質的な変動がない状況の下で行われたということはできない。以上によれば，被告人は，本件貸付をＡの利益を図る目的で行ったものであり，Ｂの利益を図る目的で行ったものではないと認められるから，被告人が第三者図利の目的を有していたと認められる。
２当裁判所の判断
(1)背任罪における第三者図利目的を認定するためには，任務違背行為に及ぶにあたって第三者の利益を図ることについての認識・認容があり，かつ，同行為に及んだ主たる動機が本人の利益を図るためではなかったと認められることが必要であると解すべきである。しかるに，原判決が説示するとおり，本件貸付がＡの利益になることについて被告人が認識・認容していたことは明らかであるから，本件における第三者図利目的を認定するためには，被告人が本件貸付に及んだ主たる動機がＢの利益のためではなかったと認定することができるかが問題となる。本人の利益を図る動機の有無及び程度の認定に当たっては，被告人自身等の本人以外の者の利益を図る動機の有無・程度，任務違背行為の内容・程度，任務違背行為によってもたらされる本人の利益の内容・その実現可能性等を総合的に考慮して判断すべきである。