【００２３】ここで，上記各噴出ノズル６ａは，図８及び図９に示すように，各噴出ノズル６ａに対応させて各エアー供給口６ｂから供給されるエアを吹き出す偏平状の吹き出し口を凹部状に形成した下側部分６Ａと，各噴出ノズル６ａを区分形成するように，下側部分６Ａに対して上側からシール接着される上側部分６Ｂとからなる共通の噴出ケーシング６にて形成されている。そして，各吹き出し口からのエアによって予定移送経路の幅方向の全幅を吹き漏らし部分がなく，しかも，隣接するノズル６ａの各吹き出し範囲が重複しないように設定されている。【００４０】第２の形態では，図１１に示すように，前記噴出ケーシング６に振動センサーＳ２が設置されるとともに，…。つまり，噴出ノズル６ａが正常に噴出作動したときは，上記噴出ケーシング６が比較的大きい振幅で振動するのに対して，ノズル６ａが正常に噴出作動しない場合には，噴出ケーシング６の振動の振幅が小さいので，例えば，所定の判定レベルを設けて不良の有無を検出することができる。…【００４７】前述の噴出状況検出手段の第２形態では，振動センサーＳ２を噴出ケーシング６に直接取り付けて（図１１参照），その振動を検出するようにしたが，これ以外に間接的に振動を検出する形態でもよい。例えば，図１５及び図１６に示すように，前記収納部１３Ａの支持板部２６に，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２が横並び状態で取り付けられ，噴出ケーシング６の振動が支持板部２６に伝わり，その支持板部２６の振動を振動センサーＳ２で検出するのである。…
イ本件審決の認定
本件審決は，引用発明１について，前記第２の３(2)アのとおり認定したものである。
特に，本件審決は，空気噴射口（噴出ノズル６ａ），電磁弁（制御弁１１）及び振動センサの設置された支持部材（支持板部２６）の位置関係について，「上部に複数の噴出ノズル６ａが形成された横長の噴出ケーシング６は，噴出ノズル６ａとは反対側の面で支持板部２６に取り付けられ，制御弁１１は，配管１７を介して噴出ケーシング６に接続され，支持板部２６に，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２が横並び状態で取り付けられ，噴出ケーシング６の振動が支持板部２６に伝わり，その支持板部２６の振動を振動センサーＳ２で検出するのであり，」と認定したものであるところ，引用例１の【図９】，【図１６】，【００４０】及び【００４７】によれば，かかる本件審決の認定に誤りはない。
ウ原告の主張について
原告は，引用発明１は，引用例１の【図１６】に開示されているとおり，噴射ケーシング６の背面全面が支持板部２６によって支持されていると認定すべきである旨主張する。
しかし，上記イのとおり，本件審決は，引用発明１について，「横長の噴出ケーシング６は，噴出ノズル６ａとは反対側の面で支持板部２６に取り付けられ」と，噴出ケーシング６の「背面」が支持板部２６に支持されていると認定している。そして，本件審決は，「横長の噴出ケーシング６」，「支持板部２６に，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２が横並び状態で取り付けられ」と認定するところ，横長の噴出ケーシング６と振動センサーＳ２が，支持板部２６に横並び状態にあるという構成は，支持板部２６の縦方向（【図１６】の上下方向）の範囲内に，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２の縦方向が収まっているという構成と同趣旨のものと解するのが自然である。したがって，本件審決は，噴出ケーシング６の「背面全面」が支持板部２６に支持されている旨認定したものというべきである。このように，引用発明１において，噴射ケーシング６の背面全面が支持板部２６によって支持されるという構成が採用されていることは，本件審決において認定されているから，原告の上記主張をもって，本件審決の引用発明１の認定が誤りであるということはできない。
エよって，本件審決の引用発明１の認定に誤りはない。(4)本件補正発明と引用発明１との相違点の看過ア原告は，本件補正発明と引用発明１は，空気噴射装置を縦方向に見た場合に，「空気噴射装置には支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し，さらに支持部材によって支持されている部分は空気噴射口の背面近傍に位置する部分であるという構成」と「係る構成の支持部材に振動センサを設置するという構成」において相違する旨主張するところ，原告のかかる主張は，本件補正発明と引用発明１が，空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係に関する構成において相違する旨の主張と解される。したがって，原告は，空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係について，本件補正発明は，空気噴射装置の筐体の正面上部に設けられた空気噴射口の背面側，すなわち空気噴射装置の筐体の背面上部に振動センサの設置された支持部材が存在するのに対し，引用発明１は，噴出ケーシング６の背面全面に振動センサー６の設置された支持板部２６が存在する点で相違し，本件審決は，かかる相違点を看過したものであると主張する趣旨と解される。
イ本件審決の認定
(ア)前記第２の３(2)ウ(イ)のとおり，本件審決は，本件補正発明と引用発明１の相違点２として，「筐体，電磁弁について：本件補正発明は，空気噴射装置は，縦長の筐体と，前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるのに対し，引用発明１は，噴出ケーシング６（筐体に相当）は横長であり，電磁弁駆動回路１１Ａにより駆動される制御弁１１（電磁弁に相当）は，配管１７を介して噴出ケーシング６に接続されており，噴出ケーシング６の背面に設けられていない点で相違する」と認定したものである。
(イ)本件審決は，相違点２について，本件補正発明は，「空気噴射装置は，縦長の筐体と，前記筐体の背面に設けた電磁弁を備える」と認定するところ，これは，「前記筐体の背面に設けた電磁弁」として，空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係に着目したものである。
そして，本件補正発明は，「空気噴射装置は，正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体と，前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるとともに，前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持され」，かつ，振動センサは支持部材に設置されるという構成のものであるから，空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係への着目は，空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係への着目も含むものであり，また，空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係は，空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係に必然的に影響を及ぼすものである。


そうすると，本件審決が，相違点２の認定に当たり，本件補正発明を「空気噴射装置は，縦長の筐体と，前記筐体の背面に設けた電磁弁を備える」と認定したことは，空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係について，本件補正発明は，空気噴射装置の筐体の背面上部に振動センサの設置された支持部材が存在する旨認定したものと解することができる。
(ウ)一方，本件審決は，相違点２について，引用発明１は，「噴出ケーシング６（筐体に相当）は横長であり，電磁弁駆動回路１１Ａにより駆動される制御弁１１（電磁弁に相当）は，配管１７を介して噴出ケーシング６に接続されており，噴出ケーシング６の背面に設けられていない」と認定するところ，これも，「制御弁１１は，…噴出ケーシング６の背面に設けられていない」として，噴出ケーシング６と制御弁１１の位置関係に着目したものである。
そして，前記(3)イ，ウのとおり，引用発明１は，「横長の噴出ケーシング６は，噴出ノズル６ａとは反対側の面で支持板部２６に取り付けられ，制御弁１１は，配管１７を介して噴出ケーシング６に接続され，支持板部２６に，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２が横並び状態で取り付けられ」るという構成のものであって，かかる構成は「噴出ケーシング６の背面全面が支持板部２６によって支持され」るという構成を含むものであるから，噴出ケーシング６と制御弁１１の位置関係への着目は，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２の設置された支持板部２６の位置関係への着目も含むものであり，また，噴出ケーシング６と制御弁１１の位置関係は，噴出ケーシング６と振動センサーＳ２の設置された支持板部２６の位置関係に必然的に影響を及ぼすものである。
そうすると，本件審決が，相違点２の認定に当たり，引用発明１を「噴出ケーシング６（筐体に相当）は横長であり，電磁弁駆動回路１１Ａにより駆動される制御弁１１（電磁弁に相当）は，配管１７を介して噴出ケーシング６に接続されており，噴出ケーシング６の背面に設けられていない」と認定したことは，噴出ケーシング６（空気噴射装置の筐体）と振動センサー６（振動センサ）の設置された支持板部２６（支持部材）の位置関係について，引用発明１は，噴出ケーシング６の背面全面に振動センサー６の設置された支持板部２６が存在する旨認定したものと解することができる。
ウ原告主張の相違点と相違点２の異同
以上によれば，空気噴射装置の筐体，電磁弁及び振動センサの設置された支持部材の位置関係に関する本件補正発明と引用発明１との相違について，原告は，空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係から相違点がある旨主張し，本件審決は，空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係から相違点２がある旨認定したものということができ，原告の主張する相違点は，本件審決が認定した相違点２と実質的に同じものということができる。
エよって，本件審決に，本件補正発明と引用発明１との相違点の看過はない。(5)看過した相違点に係る容易想到性判断の誤りア原告は，引用発明１において，本件審決が看過した相違点に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは，当業者が容易に想到することができたものということはできないと主張するところ，前記(4)のとおり，原告が主張する相違点は，相違点２と実質的に同じものである。
したがって，引用発明１において，相違点２に係る本件補正発明の構成を備えるようにすること，すなわち，引用発明１の「噴出ケーシング６（筐体に相当）は横長であり，電磁弁駆動回路１１Ａにより駆動される制御弁１１（電磁弁に相当）は，配管１７を介して噴出ケーシング６に接続されており，噴出ケーシング６の背面に設けられていない」という構成を，「空気噴射装置は，縦長の筐体と，前記筐体の背面に設けられた電磁弁を備える」という構成にすることを，当業者が容易に想到することができたものといえるかについて，以下検討する。なお，相違点２において，本件補正発明の空気噴射装置は，縦長の筐体を備えるのに対し，引用発明１の噴出ケーシング６は，横長である点で相違すると認定されているところ，「縦長」，「横長」という用語は，空気噴射装置の筐体（噴出ケーシング６）の背面に電磁弁（制御弁１１）が設けられているか否かという，空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係を示す概念として使用されているから，この相違は，筐体と電磁弁の位置関係の相違に関する容易想到性の判断に含まれるものである。
イ筐体と電磁弁の位置関係についての周知技術
(ア)周知例１：特開平１１－５１８４５号公報（乙３）ａ周知例１（平成１１年２月２６日公開）には，おおむね，以下の記載がある。【０００１】本発明は，穀類，豆類等の粒状体に混入する異物を検出したり，粒状体の品質を判定して，選別するための粒状体選別装置に関する。【００１３】…この装置は，…前記受光検出手段４により受光した光量により不良であると判定された穀粒又は異物にエアを吹き付けることにより移動経路６から外すためのエジェクター手段９と…を主要構成部材として構成している。…【００１４】…前記エジェクター手段９は，エアを吹き出すエア吹き出し口を備えたノズル９Ａと，このノズル９Ａにエアコンプレッサからのエアを供給する状態と供給しない状態とに切り換えるバルブ９Ｂとを備えている。これらノズル９Ａとバルブ９Ｂのぞれぞれは，シュート２の移送経路に対応させるべく，シュート２と同数を紙面方向に併設している。
ｂ周知例１には，別紙３各文献図面目録周知例１【図２】のとおり，図面が添付されているところ，同図面には，エジェクター手段９は，ノズル９Ａの上半分の背面側において断面直角三角形状の支持部材で支持されるとともに，ノズル９Ａの下半分が支持部材で支持されない部分となっており，かつ，このノズル９Ａの下半分の背面に複数のバルブ９Ｂが配置されている旨の記載がある。(イ)周知例２：特開２０００－３５４８３１号公報（乙４）ａ周知例２（平成１２年１２月２６日公開）には，おおむね，以下の記載がある。
【０００１】本発明は，穀類，豆類，プラスチックペレット等の粒状体に混入する異物及び黒色粒を選別するための粒状体選別装置に関する。【００１１】…前記粒状体選別装置は，…前記受光検出手段４により受光した光量により不良であると判定された穀粒又は異物にエアを吹き付けることにより移動経路６から外すための除去手段としてのエジェクター手段９と…を主要構成部材として構成している。


【００１２】前記エジェクター手段９は，エアを吹き出すエア吹き出し口９ａを備えた吹き出し部９Ａと，この吹き出し部９Ａにエアコンプレッサ等のエア供給装置からのエアを供給する状態と供給しない状態とに切り換える電磁弁９Ｂとを備えている。これら吹き出し部９Ａと電磁弁９Ｂのぞれぞれは，前記シュート２の移送経路に対応させるために，シュート２と同数を紙面方向（左右方向）に併設している。…
ｂ周知例２には，別紙３各文献図面目録周知例２【図２】，【図６】のとおり，各図面が添付されているところ，同各図面には，エジェクター手段９は，エア吹き出し口９ａが設けられた板材の上半分の前面側においてアーム部材１３で支持されるとともに，板材の下半分がアーム部材１３で支持されない部分となっており，かつ，この板材の下半分の背面に複数の電磁弁９Ｂが配置されている旨の記載がある。(ウ)前記(ア)及び(イ)のとおり，周知例１及び周知例２には，粒状体選別装置において，シュートに対応して横方向に併設される複数の空気噴射口を有する空気噴射部を，上部において支持部材に支持させるとともに，上部から下方に延びる非支持部を備えたものとし，かつ，この非支持部の背面に複数の電磁弁を配置するという構成が開示されている。そして，周知例１は，本件補正発明の出願日よりも１０年以上前に，周知例２も８年以上前に公開されたものであることを考慮すれば，この構成に係る技術的思想は，本件補正発明に係る出願の出願日には周知技術であったと認められる（以下，この技術的思想を「本件周知技術」という。）。
ウ引用発明１への本件周知技術の適用
(ア)技術分野の関連性
前記(3)ア(ア)，(5)イ(ア)ａ，(5)イ(イ)ａのとおり，引用発明１及び本件周知技術は，いずれも粒状体選別装置に関するものであって，技術分野は同一である。
(イ)作用機能の共通性
引用発明１及び本件周知技術は，いずれも，検出手段により不良であると判定された粒状体にエアを吹き付けることにより粒状体を落下経路から外すという選別処理を，噴出ノズル単位で実行するものである（引用例１の【０００５】，【００２２】，【００２３】，周知例１の【００１３】，【００１４】，周知例２の【００１１】，【００１２】）。
そして，上記の選別処理のために，引用発明１は，「上部に複数の噴出ノズル６ａが形成された横長の噴出ケーシング６」及びこの「噴出ケーシング６に配管１７を介して接続された制御弁１１」を備えるという構成を採用し，本件周知技術も，「シュートに対応して横方向に併設される複数の空気噴射口を有する空気噴射部」及びこの空気噴射部の上部から下方に延びる非支持部の背面に配置された複数の電磁弁を備えるという構成を採用しており，引用発明１と本件周知技術は，同様の選別処理手段を有するものである。
さらに，引用発明１における選別処理手段の構成よりも，本件周知技術における選別処理手段の構成の方が，電磁弁（制御弁１１）が空気噴射部（噴出ケーシング６）に直接配置されることから，簡素な構造であるということもできる。
(ウ)振動センサの有無
相違点２は，空気噴射装置の筐体，電磁弁及び振動センサの設置された支持部材の位置関係という観点から，本件補正発明と引用発明１との相違に着目したものであって，両者の間には，空気噴射装置の筐体の振動が支持部材に伝わり，それを振動センサが検知するという異常検査の機序そのものに相違はない。したがって，本件周知技術において，支持部材に振動センサを設けるという技術的思想が含まれていないことは，引用発明１に本件周知技術を適用するに当たっての動機付けを左右するものにはならず，また，引用発明１に本件周知技術を適用するに当たり，振動センサＳ２が支持板部２６に設置されるという引用発明１の構成を変更するものにもならない。
(エ)以上のとおり，引用発明１と本件周知技術は，技術分野が同一であって，同様の選別処理手段を有し，さらに，本件周知技術における選別処理手段の方が簡素な構造であることからすれば，引用発明１に本件周知技術を適用する動機付けがあるというべきである。
エしたがって，引用発明１において，相違点２に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは，当業者が容易に想到することができたものであると認められる。
オよって，本件審決の相違点に係る容易想到性の判断に誤りはない。
(6)顕著な効果
ア原告は，本件補正発明は，①数多くの空気噴射口のうち，噴射異常を起こしている空気噴射口を正確に特定することができるという技術的効果，②選別運転の合間においても検査を行うことができるという技術的効果，③設置場所の振動環境に左右されることなく正確に噴射異常を起こしている空気噴射口を特定することができるという技術的効果を有し，これらの効果は顕著なものであるから，本件審決は，顕著な効果を看過していると主張する。
イ①の技術的効果
引用例１には，「本発明は，…極力少数の検出器によって各エア噴出部からのエア噴出作動の良否を適切に検査することにある。」（【０００４】），「…複数のエア噴出部を備えたエア噴出手段に対応させて固定設置された噴出状況検出手段の検出情報に基づいて，各エア噴出部の異常が判別されるので，…極力少数の検出器によって各エア噴出部からのエア噴出作動の良否を適切に検査することができる。」（【０００６】）と記載されている。
したがって，噴射異常を起こしている空気噴射口を正確に特定することができるという①の技術的効果は，引用発明１が奏する効果と同じ，又は，少なくとも引用発明１が奏する効果と比較して顕著なものということはできないから，①の技術的効果は，本件補正発明に顕著なものということはできない。
ウ②の技術的効果
選別運転の合間においても検査を行うことができるという②の技術的効果は，判別センサの各素子を遮蔽する遮蔽材を弁制御手段として用いて，異常検査を行うことができれば奏することができるものである（本件補正明細書の【００７０】，【００７１】）。


主         文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告Ａ及び同Ｂに対し，それぞれ８０万円及びこれに対する平成２９年９月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の非常勤職員であった亡Ｃの両親である原告らが，亡Ｃの死亡が公務災害であるとの認定を被告に請求したにもかかわらず，①被告が地方公務員災害補償法（以下「地公災法」という。）の委任の範囲を超えた北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（以下「本件条例」という。）を制定，放置したこと，②被告が，本件条例の解釈及び運用を誤って，原告らによる公務災害認定の申出に応答しなかったこと，③被告の担当者が，北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（以下「本件条例施行規則」という。）２条に定める報告義務を怠ったことにより，公務災害か否かの判断を受けることに対する期待権を不当に侵害され，精神的苦痛を被った旨主張して，被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，それぞれ慰謝料８０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２９年９月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１前提事実（当事者間に争いがないか，掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
⑴当事者等
ア亡Ｃ（昭和×年×月生まれ）は，平成２４年４月，被告のａ区役所の子ども・家庭相談コーナー相談員となり，平成２５年１月頃，うつ病を発症し，同年３月３１日をもって退職した後，別の職場で勤務しながらうつ病の治療を続けていたが，平成２７年５月２１日，自殺した（当裁判所に顕著な事実）。
亡Ｃは，非常勤の嘱託員であった者であり，本件条例の適用を受ける「職員」に該当する（甲１・２条）。
イ原告Ａは亡Ｃの父，原告Ｂは亡Ｃの母である。
ウ被告は，亡Ｃの任命権者であり，本件条例で定める補償の実施の責任を負う「実施機関」に該当する（甲１・３条１項３号）。
被告の非常勤職員に対する公務災害補償の定め
ア本件条例の規定
本件条例には，次のとおりの規定がある（甲１）。
３条（実施機関）
２項実施機関は，職員について公務…により生じたと認定される災害が発生した場合には，その災害が公務…により生じたものであるかどうかを認定し，公務…により生じたものであると認定したときは，すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。３項実施機関は，前項の規定による災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは，北九州市公務災害補償等認定委員会（以下「認定委員会」という。）の意見をきかなければならない。
４条（認定委員会）
１項市に認定委員会を置く。
２項認定委員会は，委員５人をもって組織する。
（３項以下省略）
１１条（遺族補償）
職員が公務上死亡し…た場合においては，遺族補償として，その遺族に対して，遺族補償年金または遺族補償一時金を支給する。
１４条（遺族補償一時金）
２項遺族補償一時金を受けることができる遺族は，職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
２号職員の収入によって生計を維持していた…父母…
４号第２号に該当しない…父母…
１５条（葬祭補償）
職員が公務上死亡し…た場合においては，葬祭を行なう者に対して，葬祭補償として，通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。
１６条（この条例に定めがない事項）
この章に定めるもののほか，…補償に関し必要な事項については，法（判決注・地方公務員災害補償法第３章（法…第２５条…第４５条…を除く。）の規定の例による。
１８条（審査）
１項実施機関の行なう公務上の災害…による災害の認定，療養の方法，補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は，北九州市公務災害補償等審査会（以下「審査会」という。）に対し，審査を申し立てることができる。
２項前項の申立てがあったときは，審査会は，すみやかにこれを審査して裁定を行ない，これを本人…に通知しなければならない。
イ本件条例施行規則
本件条例施行規則には，次のとおりの規定がある（甲１４）。
２条（災害の報告）
実施機関は，その所管に属する職員について，公務…により生じたと認められる災害が発生した場合は，その指定する者に，公務災害発生届…によりすみやかに報告させなければならない。
３条（認定および通知）
実施機関は，前条の報告を受けたときは，認定委員会の意見を聞いてその災害が公務…により生じたものであるかどうかを認定し，公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書により，…補償を受けるべき者に，すみやかに条例第３条第２項の規定による通知をしなければならない。
７条（補償の請求方法）
補償…を受けようとする者は，次の各号に掲げる補償の種類に応じ，当該各号に定める請求書を，…第２号から第１６号までに掲げる補償にあっては職員の勤務する公署（職員が死亡し，又は離職した場合にあっては，その死亡又は離職の直前に勤務した公署）を経由して実施機関に提出しなければならない。
１４号遺族補償一時金    遺族補償一時金請求書
１５号葬祭補償    葬祭補償請求書
９条（補償の支給方法）
実施機関は，補償の請求書を受理した場合には，これを審査し，補償に関する決定を行ない，すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに，補償を行なわなければならない。
２１条（審査の申立て）
１項補償の実施について不服がある者が条例第１８条第１項の規定により審査を申し立てようとするときは，書面でしなければならない。
地方公務員災害補償法の定め
常勤の地方公務員を対象とした地公災法には，次のとおりの規定がある。
１条（この法律の目的）


この法律は，地方公務員等の公務上の災害…の迅速かつ公正な実施を確保するため，地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け，その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに，その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め，もって地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
２条（定義）
１項この法律で「職員」とは，次に掲げるものをいう。
１号常時勤務に服することを要する地方公務員…
２号一般地方独立行政法人…の役員…及び一般地方独立行政法人
に使用される者で，…常時勤務することを要する者…
２４条（補償の実施）
１項基金は，この章に規定する補償の事由が生じた場合に，この法律に定めるところにより，補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し，補償を行う。
２５条（補償の種類等）
２項…補償は，当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。
４５条（補償の手続）
基金は，この章の規定による補償…を受けようとする者から補償の請求を受けたときは，その補償の請求の原因である災害が公務…により生じたものであるかどうかを速やかに認定し，その結果を当該請求をした者…に通知しなければならない。
６３条（時効）
補償を受ける権利は，２年間（…遺族補償については，５年間）行なわないときは，時効によって消滅する。
６９条（非常勤の地方公務員等に係る補償の制度）
１項地方公共団体は，条例で，職員以外の地方公務員…のうち法律…による公務上の災害…に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
３項第１項の条例で定める補償の制度…は，この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであってはならない。
７０条（不服申立て等）
１項前条第１項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は，当該地方公共団体の条例の定めるところにより，審査を申し立てることができる。
７１条（職員に関する規程の準用）
…第６３条の規定は，第６９条第１項の規定に基づく条例による補償について準用する。…
原告らが遺族補償等を請求するに至る経緯等
ア原告らは，平成２８年８月末頃，被告に対し，本件条例に基づき遺族補償給付を請求する予定である旨伝えた上で，請求の手続を問い合わせたところ，被告の担当者は，本件条例において，災害が公務により生じたものであるか否かの認定を実施機関に求める権利が被災職員らに与えられていない旨回答した（甲２，弁論の全趣旨）。
イ原告らは，上記回答を受けて，被告に対し，次のとおり主張する平成２８年９月４日付けの「ご通知」と題する書面（甲２）を送付した。①原告らが遺族補償を請求できないとの回答について，地公災法２５条２項及び本件条例１８条１項に基づき原告らに請求権が認められるべきである。
②本件条例によれば原告らの不服申立てができないとの回答について，地公災法７０条１項及び本件条例１８条１項に基づき原告らの北九州市公務災害補償等審査会（審査会）に対する審査の申立てができる。ウ被告市長は，上記書面を受けて，原告らに対し，平成２８年９月２６日付けの「ご通知について（回答）」と題する書面（甲３。以下「回答書１」という。）を送付し，次のような見解を示した。
イ①の主張について
本件条例３条２項は災害を公務上のものであると認めた場合に実施機関が権利者に通知すべき旨定めている一方，災害を公務上のものであると認めなかった場合にその旨通知すべきであるとは定めていないことや，地公災法７０条の逐条解説において，地公災法に基づく常勤職員に対する補償の実施が第三者機関である基金により行われるのと異なり，同法６９条の非常勤職員の公務災害補償制度に関する条例に基づく非常勤職員に対する補償の実施は地方公共団体の使用者としての責任から行われるものであるため，条例に基づく補償の内容について行政不服審査法の適用がない旨記載されていることをもって，実施機関に災害が公務上のものであるとの認定を求める請求権を条例で定めることは予定されていない。
イ②の主張について
本件条例１８条１項は審査会に対する審査申立てを定めているが，亡Ｃの死亡について，実施機関は公務により生じた災害であるか否かの認定その他何らの決定をしていないため，これら行為に先んじて審査申立てを行うことは審査の対象を欠く上，公務災害認定を求める請求権が与えられていないことに対する不服は，本件条例に基づく制度そのものに対する不服であって，審査会による裁決が可能な範囲を超えるため，審査申立てはできない。
エ原告らは，被告に対し，平成２９年３月７日付け「ご通知」と題する書面とともに「申請書」と題する書面（甲４）を送付し，本件条例１１条，１４条及び１５条に基づき，亡Ｃの死亡について遺族補償一時金及び葬祭補償の支給を請求した。
これに対し，被告市長は，原告Ａに同月３０日付け「ご通知について（回答）」と題する書面（甲５。以下「回答書２」という。）を送付し，遺族補償一時金及び葬祭補償は，職員が公務上死亡した場合において支給されるものであり，実施機関により当該災害が公務により生じたものであることが認定された場合に支給されるものである（本件条例３条２項）ところ，亡Ｃの事案については，上記認定を行っていないことから，遺族補償一時金及び葬祭補償の支給を行うことができない旨回答した（甲５）。オ原告らは，平成２９年８月２９日，被告に対し，遺族補償等の支給を求める訴え（当庁平成２９年（行ウ）第３９号事件）を提起するとともに，本件訴訟を提起した（当裁判所に顕著な事実）。
２争点
⑴被告の公務員による違法な公権力の行使の有無（争点１）
【原告らの主張】
ア違法な本件条例を制定し，放置したこと
本件条例の違法性


地公災法６９条，７０条が条例で定める補償の制度と同法及び労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）で定める補償の制度との均衡を求めていることに照らし，補償を受けるべき職員若しくは遺族（以下「被災職員ら」という。）が補償を受ける前提となる公務災害の認定手続についても同様に両者の均衡が求められると解すべきである。しかし，本件条例１６条は，被災職員らによる補償請求権を定めた地公災法２５条２項の適用を除外し，被災職員らの請求権（実施機関に対し，災害が公務上のものであるとの認定を求め，これに対し応答するよう求めることができる権利）を認めないものとなっており，均衡を失している。また，地公災法７１条により，本件条例には，消滅時効に関する同法６３条の規定が準用されるところ，同条は実施機関に対して補償の決定を求めるという抽象的請求権（公務災害認定を求める請求権）の消滅時効を規定したものであるから，被災職員らの請求権を認めない本件条例は地公災法７１条にも反する。
以上のとおり，本件条例１６条は，地公災法６９条，７０条の委任の趣旨を超えるものであって，違法（無効）なものである。
被告の市長，職員及び市議会議員は，（無効）
な本件条例１６条を立案，制定し，その後も，これを是正せずに長年にわたり放置した。しかも，前提事実のとおり，原告らから同条が違法であるとの指摘を受けた後も他の地方自治体の条例を照会するなどの適切な調査を行うこともなかった。被告の公務員らによる上記行為は，違法な公権力の行使に該当し，これにつき重大な過失があるというべきである。
イ本件条例の解釈及び運用を誤り，原告らの申出を門前払いしたこと
原告らの申出権
仮に本件条例１６条が違法（無効）でないとしても，本件条例１６条が地公災法２５条を除外している趣旨は，被災職員らの請求を待つことなく，職権によって補償手続を開始することができるようにし，迅速で手厚い被災職員らの補償を実現することにあると解すべきである。そして，①職権主義をとっている国家公務員災害補償制度においては，被災職員らに申出権が認められており，公務災害を認定しなかった場合にも被災職員らに通知するという応答義務があること，②本件条例の準則（昭和４２年９月１日付け自治給第５６号事務次官通知）が，補償の認定について，地公災法における基金の行う補償の認定と均衡を失わないようにすべきとしていることからすれば，補償の認定手続についても均衡を図る必要があり，基金による認定手続と同様に，被災職員らに申出権を認め，公務外認定がなされた場合には速やかに通知すべきであること，③本件条例施行規則７条及び９条の規定が被災職員らに申出権を認めていること，④他の多くの地方公共団体が被災職員らによる公務災害の申出を認める運用をしていること，⑤地公災法７０条，６３条を準用する７１条は，被災職員らに申出権があることを前提とする規定であること等にも照らせば，本件条例においても被災職員らに申出権が認められるべきである。
被告の公務員が原告らの申出を門前払いした上，本件条例による不服申立てもできない旨回答したことは，本件条例の解釈及び運用を誤った違法な公権力の行使に該当し，これにつき重大な過失があるというべきである。
ウ本件条例施行規則２条に定める報告義務を怠ったこと本件条例施行規則２条には，実施機関は，指定する職員に対し，明らかに公務外と認められる災害を除く公務災害と疑われる災害を報告させる旨定められている。被告の職員は，前提事実のとおり，平成２８年８月末頃に原告らから連絡を受け，公務災害と疑われる災害が発生したことを認知したにもかかわらず，本件条例施行規則２条に基づく報告を行わず，原告らから災害の内容を聴取することもなかった。かかる対応は，本件条例２条に違反するものである。
被告の職員の上記対応は，違法な公権力の行使に該当し，これにつき重大な過失があるというべきである。
【被告の主張】
ア原告らの主張アについて
公務災害に対する補償は使用者としての責任に基づいて実施するものであり，使用者が自ら公務災害の発生を探知して補償を実施するのが本来であるから，使用者と補償の実施機関が同一の場合には，被災職員らの請求を待つことなく職権により補償を実施するため，被災職員らは，実施機関である使用者に対し，その公務災害認定を得ることなく直接補償を請求できる。
これに対し，地公災法のように補償が使用者以外の第三者（基金）によって実施される場合には，被災職員らの請求がなければ公務災害を認識し得ないため，被災職員らが当該実施機関に請求し，公務災害認定及び補償内容等の決定を受けることで具体的な補償請求権を得ることとなり，実施機関による公務災害認定は補償請求権の存否及びその範囲を確定する行政処分となる。
本件条例は，使用者と補償の実施機関が同一であり，被災職員らが実施機関である使用者に対し，公務災害認定を得ることなく直接に補償を請求する権利を認める制度となっており，補償内容も地公災法と均衡のとれたものであるから，本件条例の規定は，地公災法の委任の趣旨を超えるものではない。
なお，本件条例に準用される地公災法６３条の規定は，公務災害の発生により直ちに具体的な補償請求権を取得するとする国家公務員災害補償法２８条の規定と同様であり，抽象的請求権を基礎付けるものではない。
仮に，本件条例の規定が違法性を有するとしても，本件条例の内容は，地公災法の制定に当たり国が同法の対象とならない非常勤職員らに適用すべきものとして示した条例準則（甲８）に則ったものであり，本件条例を制定し，これを改正しなかったことについて，被告の公務員らに過失はない。
イ原告らの主張イについて
被告の職員は，本件条例が被災職員らの公務災害認定請求権を認めていないことから，その旨回答したものであり，その対応に違法性はない。
ウ原告らの主張ウについて
被告は，亡Ｃの事案について詳細な調査をしており，原告らからの災害補償の申出に対しても適法かつ適切に対応した。
⑵損害（争点２）
【原告らの主張】
の行為によって，原告らは亡Ｃの死亡
が公務災害に該当するか否かの判断を求める期待権を不当に侵害され，精神的苦痛を被ったから，これに対する慰謝料は各８０万円を下らない。
【被告の主張】


被告は，亡Ｃの死亡について詳細に調査した結果，公務上死亡したとは認められないと判断し，原告らに対して補償に応じられない旨を伝え，原告らの問合せに対しても適切に対応した。仮に，被告が公務災害の認定を誤って回答したとしても，原告らは，亡Ｃの死亡が公務災害に該当すれば直ちに具体的な補償請求権を取得するから，裁判所に給付の訴えを提起することによって補償を受けられるのであって，原告らの主張するような期待権の侵害はない。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告の公務員による違法な公権力の行使の有無）原告らの主張ア（違法な本件条例を制定し，放置したこと）についてア地公災法２５条２項において，遺族補償等が補償を受ける職員又はその遺族の請求に基づいて行われる旨定めているのは，当該補償が使用者である地方公共団体に代わり基金（地方公務員災害補償基金）によって実施されることから（同法１条，３条），被災職員らによる請求がなければ公務災害の発生を認識できないことによるものであり，被災職員らは，基金により請求に係る災害が公務により生じたものであると認定されることによって（同法４５条１項），具体的な補償請求権を取得するものと解される。これに対し，本件条例においては，被災職員の使用者である被告自身が実施機関となるところ（同条例３条１項），被告は，被災職員らの請求を端緒とすることなく自ら公務災害の発生を認識して補償を実施することとされており，公務災害が発生した場合には，職員からの公務災害発生届による報告（本件条例施行規則２条）を受けて公務災害を認定し，補償を受けるべき被災職員らに通知することとされている一方（同条例３条２項），被告が公務災害認定を行わない場合であっても，被災職員らは，本件条例施行規則７条に基づいて補償の実施を求めることができ，被告は，同規則９条に基づいて同請求を審査して補償に関する決定を行わなければならないものとされている。したがって，本件条例に基づく補償では，地公災法に基づく補償と異なり，被災職員らは，公務上災害の発生をもって直ちに具体的な補償請求権を取得するのであり，公務災害認定を受けなければ被災職員らによる具体的な補償請求権を取得することができないという関係にはない。
また，被告が公務災害認定をすべき事案において公務災害を認めずに被災職員らの補償請求権を否定した場合，被災職員らは本件条例１８条に基づく審査を申し立て，その中で公務災害が認定されるべきであるとの不服を述べることが可能であるから，地公災法７０条に定める不服申立ての制度としても欠けるところはない。
したがって，本件条例１６条が地公災法２５条２項の規定を除外していることによって，被災職員らの補償請求権の行使が妨げられているとはいえないし，本件条例で定める補償の制度が地公災法で定める補償の制度と均衡を失するものであるということもできないから，本件条例は，地公災法６９条，７０条に違反するものではない。
イ原告らは，地公災法７１条により，本件条例に準用される地公災法６３条が，実施機関に対して補償の決定を求めるという抽象的請求権（公務災害認定を求める請求権）の消滅時効を規定したものであるから，被災職員らの請求権を認めない本件条例は地公災法７１条に反する旨主張する。しかし，本件条例と同様に，公務災害の発生によって直接的請求権を取得する国家公務員災害補償法２８条においても，地公災法６３条とほぼ同様の消滅時効の定めがあるように，地公災法６３条が実施機関に対して補償の決定を求めるという抽象的請求権の存在を前提とするものであるとはいえないから，原告らの上記主張は当たらない。
ウ以上によれば，被告の公務員が，本件条例を制定し，その後も存続させたことが国家賠償法上違法な公権力の行使に該当するとは認められない。原告らの主張イ（本件条例の解釈及び運用を誤り，原告らの申出を門前払いしたこと）について
ア前提事実   のとおり，原告らが亡Ｃの自殺について公務災害と認定するよう求めたのに対し，被告市長は，回答書１をもって，原告らの申出権はないものとしたが，その後，原告らから本件条例１１条，１４条及び１５条に基づく遺族補償一時金及び葬祭補償の支給を請求された際には，回答書２をもって，亡Ｃの自殺が公務災害に該当するとは認定できないことを理由に請求を拒んでいる。
このような被告市長の対応は，公務災害認定自体を求める原告らの申出に対しては，本件条例において同申出権は認められていないことを理由として拒否し（なお，回答書１をもって否定したのは，公務災害認定自体を求める請求権及び公務災害認定をしないこと自体に対する不服申立権であり，本件条例施行規則７条，９条に基づく補償請求権について否定するものではない。），遺族補償等を求める具体的な請求に対しては，公務災害に該当しないことを確認して回答するものであって，これらは，本件条例３条２項，同施行規則７条，９条に則ったものであると認められる。したがって，被告の公務員が本件条例の解釈及び運用を誤ったということはできない。なお，原告らが，回答書２における被告の判断に対して，本件条例１８条に基づく審査を申し立てることは妨げられないものと思料される。
イところで，原告らは，本件条例においても被災職員らに公務災害認定の申出権が認められるべきである旨主張する。
しかし，原告らがその根拠として挙げる点を併せ考慮しても，本件条例に係る被災職員らに係る申出権を認めない解釈及び運用を違法と評価することはできない。すなわち，①国家公務員災害補償制度において，かつては公務外認定をした場合に被災職員らへの通知義務を課する規定は存しなかったのであり，いわゆる職権主義の下では，公務上外認定をした場合に被災職員らへの通知が義務付けられるとまでいうことはできない。まのとおり，地公災法と本件条例との公務災害認定の手続の差異は，公務災害の発生によって直ちに具体手請求権を取得するか否かの違いに起因するものであり，均衡が害されているとはいえないし，③本件条例施行規則７条，９条の規定が被災職員らに認めているのは，具体的補償請求権であり，公務災害認定自体を求める申出権ではない。さらに，④他の地方公共団体の多くが被災職員らによる公務災害の申出を認める運用をしているのか否かは未だ判然としないし，そのような運用が認められるとしても，直ちに本件条例の解釈や本件条例の下における運用の違法性を基礎付けるものとはいい難い。加えて，⑤地公災法７０条，６３条を準用する同法７１条が，被災職員らに公務災害認定の申出権があることを前提とした規定であるとも解されない。
したがって，原告の主張を採用することはできない。
原告らの主張ウ（本件条例施行規則２条に定める報告義務を怠ったこと）
について


平成２８年３月９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ネ）第１０１０４号特許権侵害差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２６年（ワ）第３３４４号，同第３３４５号
口頭弁論終結日平成２７年１２月３日
判     決
控訴人     日産化   学工業   株式会   社同訴訟代理人弁護士    増    井    和    夫同            橋    口    尚    幸同            齋    藤    誠二    郎被控訴人     日本ケ   ミファ   株式会   社
被控訴人     日新製   薬株式   会社
上記両名訴訟代理人弁護士    大    野    聖    二同            飯    塚    暁    夫同            金    本    恵    子同訴訟代理人弁理士    松任    谷    優    子同            佐    藤    俊    彦同            橋    本    諭    志
主     文
１本件控訴を棄却する。
２控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。３当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人日本ケミファ株式会社（以下「被控訴人日本ケミファ」という。）は，原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬を使用してはならない。
３被控訴人日本ケミファは，原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬を，その含有水分を７重量％～１３重量％に維持して保存してはならない（控訴人は，当審において，第１審で求めていた差止めを求める保存行為の含有水分の範囲「４重量％より多く，１５重量％以下」からこのとおり減縮した。）。４被控訴人日本ケミファは，別紙製剤目録１記載のピタバスタチンカルシウム製剤を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない（控訴人は，当審において，同目録１(3)記載の製剤に係る差止請求を追加した。）。５被控訴人日新製薬株式会社（以下「被控訴人日新製薬」という。）は，原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬を使用してはならない。６被控訴人日新製薬は，原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬を，その含有水分を７重量％～１３重量％に維持して保存してはならない（控訴人は，当審において，第１審で求めていた差止めを求める保存行為の含有水分の範囲「４重量％より多く，１５重量％以下」からこのとおり減縮した。）。７被控訴人日新製薬は，別紙製剤目録２記載のピタバスタチンカルシウム製剤を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない（控訴人は，当審において，同目録２(3)記載の製剤に係る差止請求を追加した。）。
８仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が，被控訴人らが原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬（以下「被控訴人原薬」という。）を使用する行為，被控訴人原薬を保存する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された別紙製剤目録１及び２記載のピタバスタチンカルシウム製剤（以下「被控訴人製剤」という。）を製造販売等する行為は，上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して，被控訴人らに対し，特許法１００条１項に基づき，被控訴人原薬の使用，被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。２原判決は，被控訴人原薬及び被控訴人製剤（以下，併せて「被控訴人製品」という。）並びに被控訴人原薬の保存方法は，上記各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで，控訴人が，原判決を不服として控訴したものである。３前提事実（当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実。なお，特に断らない限り，証拠の枝番号の記載は省略する。以下同じ｡）
(1)当事者
控訴人は，基礎化学品，医薬品の製造販売等を業とする株式会社である。被控訴人らは，いずれも医薬品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権１
ア控訴人は，次の特許権（以下「本件特許権１」という。）を有する。
特許番号     特許第５１８６１０８号
発明の名称   ピタバスタチンカルシウム塩の結晶
出願日     平成１６年１２月１７日（特願２００６－５２０５９４）優先日     平成１５年１２月２６日（特願２００３－４３１７８８。以下「本件優先日」という。）
優先権主張国日本
登録日     平成２５年１月２５日
イ本件特許権１に係る特許（以下「本件特許１」という。）の特許請求の範囲の請求項１（以下「本件発明１－１」という。）及び２（以下「本件発明１－２」といい，本件発明１－１と併せて「本件発明１」という。）の記載は，本件特許１に係る明細書（甲２の１。以下「本件明細書１」という。）に記載された次のとおりのものである。
(ア)請求項１
式（１）
【化１】
で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(イ)請求項２
請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする医薬組成物。
ウ構成要件の分説
本件発明１を構成要件に分説すると，以下のとおりである（構成要件Ｃ１及びＣ２を併せて「構成要件Ｃ」ということがある。なお，式（１）の構造式【化１】は記載を省略する。以下同じ。）。
(ア)本件発明１－１（請求項１）
Ａ式（１）で表される化合物であり，
Ｂ７～１３％の水分を含み，


ＣＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(イ)本件発明１－２（請求項２）
Ｆ請求項１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴
とする
Ｇ医薬組成物。
エ訂正請求
控訴人は，本件特許１につき訴外沢井製薬株式会社が請求した特許無効審判の手続において，平成２６年８月２２日付けで訂正請求（甲３１。以下「本件訂正請求１」という。）をした。本件訂正請求１に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（訂正箇所に下線を付した。）。
Ａ式（１）で表される化合物であり，
Ｂ７～１３％の水分を含み，
ＣＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした
場合の相対強度が２５％より大きなピークを有し，
Ｘ７～１３％の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特
徴とする
Ｄ’粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩の結晶Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
(3)本件特許権２
ア控訴人は，次の特許権（以下「本件特許権２」といい，本件特許権１と併せて「本件各特許権」という。）を有する。
特許番号    特許第５２６７６４３号
発明の名称    ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法出願日      平成２３年１１月２９日（特願２０１１－２６０９８４）
分割の表示   特願２００６－５２０５９４の分割
原出願日    平成１６年１２月１７日
優先日     平成１５年１２月２６日（特願２００３－４３１７８８。本件優先日）
優先権主張国日本
登録日     平成２５年５月１７日
イ本件特許権２に係る特許（以下「本件特許２」といい，本件特許１と併せて「本件各特許」という。）の特許請求の範囲の請求項１（以下「本件発明２」といい，本件発明１と併せて「本件各発明」という。）の記載は，本件特許２に係る明細書（甲２の２。以下「本件明細書２」といい，本件明細書１と併せて「本件各明細書」という。）に記載された次のとおりのものである。ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
ウ構成要件の分説
本件発明２を構成要件に分説すると，以下のとおりである（本件発明１と本件発明２において同一の符号を付された各構成要件は，厳密には記載が一致しないものも含まれるが，内容的には同一であることから，以下，各発明を区別することなく，それぞれの構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。Ｃ’ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，
かつ
Ｂ７重量％～１３重量％の水分を含む，
Ａ式（１）で表される
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，Ｈその含有水分が４重量％より多く，１５重量％以下の量に維持することを特
徴とする
Ｉピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
エ訂正請求
控訴人は，本件特許２につき訴外株式会社陽進堂が請求した特許無効審判の手続において，平成２７年６月１日付けで訂正請求（甲８９。以下「本件訂正請求２」という。）をした。本件訂正請求２に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（訂正箇所に下線を付した。）。
Ｃ’ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，
かつ


Ｂ７重量％～１３重量％の水分を含み，該水分量において医薬品の原薬として
安定性を保持することを特徴とする，
Ａ式（１）で表される
Ｄピタバスタチンカルシウム塩の結晶
Ｅ（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，Ｈその含有水分が７重量％～１３重量％に維持することを特徴とするＩピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
(4)被控訴人らの行為
ア被控訴人原薬はピタバスタチンカルシウム塩を含有しており，被控訴人製剤は，いずれも被控訴人原薬を使用して製造されている（弁論の全趣旨）。イ被控訴人日本ケミファは，別紙製剤目録１記載の製剤の製造を第三者に委託し，自らその販売をしている。被控訴人日新製薬は，別紙製剤目録２記載の製剤の製造を第三者に委託し，自らその販売をしている（甲１１，１５，２５，７１，８７，９５，弁論の全趣旨）。
(5)控訴人による回折角測定
控訴人は，被控訴人製剤の結晶形態の回折角パターンを測定するため，次の測定（控訴人測定アないしキを総称して「控訴人測定」という。）を行った。
ア控訴人測定ア
控訴人は，平成２５年１２月８日，公益財団法人高輝度光科学研究センターのＳＰｒｉｎｇ－８の産業利用ビームラインＢＬ１９Ｂ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，別紙製剤目録１(2)記載の製剤（ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」。以下「ケミファ錠」という。）の結晶形態の分析を行った（甲５）。
イ控訴人測定イ
控訴人は，平成２５年１２月１９日，公益財団法人科学技術交流財団のあいちシンクロトロン光センターのＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，ケミファ錠の結晶形態の分析を行った（甲５）。
ウ控訴人測定ウ
控訴人は，平成２６年４月１５日，粉末Ｘ線回折測定装置を使用して，ＣｕＫα放射線（波長１．５４Å）によりケミファ錠の結晶形態の分析を行った（甲２２）。
エ控訴人測定エ
控訴人は，平成２６年４月１０日，前記イのＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，ケミファ錠の結晶形態の分析を行った（甲２２）。
オ控訴人測定オ
控訴人は，平成２６年１０月１４日，前記アの産業利用ビームラインＢＬ１９Ｂ２を使用して，シンクロトロン放射光（波長０．７５Å）により，ケミファ錠からの回収残渣の結晶形態の分析を行った。その方法は，ピタバスタチンカルシウム塩の飽和水溶液にケミファ錠を粉末化して溶解し，溶けずに残った残渣を回収して分析の試料とするものである。なお，被控訴人原薬を特定する原判決別紙物件目録(1)記載の回折角の数値は，この測定結果によるものである（甲３３）。
カ控訴人測定カ
控訴人は，平成２７年２月１３日，前記イのＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，粉末Ｘ線回折測定（波長１．０Å）により，ケミファ錠からの回収残渣の結晶形態の分析を行った（甲９７）。
キ控訴人測定キ
控訴人は，平成２７年３月２６日，前記イのＡｉｃｈｉＳＲのビームラインＢＬ５Ｓ２を使用して，粉末Ｘ線回折測定（波長１．０Å）により，別紙製剤目録１(1)記載の製剤（ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」）からの回収残渣の結晶形態の分析を行った（甲９７）。
４争点
(1)充足論（本件各発明の構成要件充足性）
(2)均等侵害の成否
(3)本件特許１の無効論
(4)本件特許２の無効論
第３争点に関する当事者の主張
後記１のとおり原判決を訂正し，後記２(1)のとおり，当審における当事者の主張を補充し，後記２(2)ないし(4)のとおり，当審における新たな主張を追加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決の訂正
(1)原判決１３頁３行目の「特表２００５－５２０８１４号公報」の前に「その国内出願に係る公報である」を加える。
(2)原判決２３頁２行目の「乙３文献」を「乙１４文献」と改める。(3)原判決２４頁１２行目の「前記(3)［原告の主張］ウ」を「前記(3)［原告の主張］エ」と改める。
(4)原判決２８頁３行目冒頭から同頁４行目末尾までを次のとおり改める。「前記(2)ウ［原告の主張］と同様に，本件発明２は，乙１４文献記載の発明と実質的に同一であるということはできない。」
２当審における当事者の主張
(1)充足論（構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性）について
〔控訴人の主張〕
ア原判決の判断
原判決は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，被控訴人原薬に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角（２θ）は，控訴人の主張，すなわち原判決別紙物件目録(1)の記載を前提としても，いずれの回折角の数値も構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値とは小数点第２位まで一致してはいないとして，被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の充足性を否定した。
イ本件各発明の特徴


本件発明１は，ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶形態（結晶形態Ａ）について，水分量をある範囲に保つことで優れた保存安定性を示すことを見いだした結晶形態Ａの物の発明であり，本件発明２は，その結晶形態Ａについて，水分量を一定の範囲に保存することでその優れた保存安定性を利用する結晶形態Ａの保存方法についての発明であって，本件各発明はいずれも結晶形態Ａという新規な結晶形態が，発明の対象たる物である。
本件各発明の構成要件のうち構成要件Ａ及びＤは，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶であることを規定するものであって，結晶形態Ａの特定とは関係のない要件である。また，構成要件Ｂは，結晶形態Ａの結晶形態が維持されるための水分量の範囲を規定するものであって，結晶形態Ａを特定する要件ではない。さらに，構成要件Ｅは，甲９に係る当初明細書（以下「チバ特許明細書」という。）に開示された結晶形態との相違を明確にするための要件であって，結晶形態Ａを特定する要件ではない。本件各発明の構成要件のうち，ピタバスタチンカルシウム塩の特定の結晶形態である結晶形態Ａは，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本の回折角のピークによって特定される。
そして，構成要件Ｃ・Ｃ’は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析」という測定を結晶に対して行った場合，チャート（測定される回折Ｘ線の波長を横軸に，強度を縦軸にとった図）において，１５個の回折角の位置に強い回折Ｘ線（ピーク）が認められることを規定した構成要件である。チャートの形状の比較により結晶形態を特定することは粉末Ｘ線回折法における周知技術であり，チャートの比較は，その全体形状について行うが，チャート上の比較的強い幾つかのピークの存在を，チャートの形状に特徴的なものとして結晶形態を特定するために用いることが多い。
そこで，本件各発明においては，発明の対象である結晶形態Ａを特定するために，構成要件Ｃ・Ｃ’に１５本のピークの回折角を記載したものである。
ウ粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定
(ア)回折Ｘ線のピークの回折角，相対強度のバラツキについての技術常識回折Ｘ線のピークが測定される回折角２θと，各ピークの強度は，各結晶形態に固有の値となるが，現実の粉末Ｘ線回折においては，ピークの回折角や強度は，測定誤差や測定対象試料の状態が同一ではないことによって，同じ結晶を測定した場合でも，厳密にその数値が一致するものではない。
「第十六改正日本薬局方」（甲１７。以下「１６局」という。）には，医薬品について粉末Ｘ線回折測定法を用いる場合の標準的な測定方法が説明されており，「５．定性分析（相の同定）」には，粉末Ｘ線回折によって結晶の同一性を判断する方法について，①ピークの２θ回折角は０．２°以内で一致するというのが，標準的な考え方であり，０．２°以内のピークであれば，測定値が異なっても同一のピークであることを否定する理由にはならないこと，②相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向されてしまう現象）のため，かなり変動することがあることが説明されている。「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）にも，粉末Ｘ線回折法により結晶の同一性を判定する場合の基準について，①ピークの回折角２θ値は，測定バラツキや試料のバラツキの影響を受けるため，±０．２°以内ならば，同一のピークであると判定してよいこと，②ピークの回折強度は，試料の配向の影響も受けるので，バラツキが大きくなることが説明されている。平成８年に告示された「第十三改正日本薬局方」（甲９２。以下「１３局」という。）にも，ピークの回折角について±０．２°以内であれば同一の結晶形態と判断してよいことが記載されていた。
(イ)結晶の同一性判断についての技術常識
粉末Ｘ線回折法における結晶形態の特定は，回折Ｘ線のピークの回折角２θ値を，既知の結晶のデータと比較して結晶の特定を行う。
１６局には，回折パターンを比較することの重要性が強調されており，甲１８にも，ピークの回折角や回折強度は装置のバラツキや試料の配向の影響で相当程度バラツクので，個々のピークの回折角や回折強度を個別に見るよりも，むしろＸ線回折の全体的なパターンにおいて，複数のピークの回折角や強度が全体的に一致しているか否かを判断することが重要であることが説明されている。以上のとおり，結晶の同一性の判断に際しては，特徴的な複数のピークについて，個々のピークが±０．２°の範囲にあるか否かだけでなく，全体的なパターンとして同一性が認められるか否かを判断する。
(ウ)ピークの本数についての技術常識
さらに，１６局には，同一のピークと判断されるものが１０本あれば十分であり，場合によっては，より少ない本数のピークでも同一性が確認できることがあることが説明されている。
化合物の結晶多形がいくつ存在するかは，個々の化合物の晶析条件で決まるものであって，あらかじめ分かるものではないが，一般的に，結晶多形は存在してもたかだか数個程度である（甲４１～４４）。医薬品の原体として使用可能な安定性，溶解性を有し，安全性の高い溶媒のみを用いて製造できるなど工業的に製造可能な結晶形態の数となると，さらに限定される。そして，それらの多形の構造は相互に「ある程度以上」に相違しており，粉末Ｘ線回折法で得られる回折チャートのピークの位置も，それぞれに相違している。以上のように，結晶多形の数が数種類以下に限られていること，各多形の回折チャートのピーク位置はそれぞれに相違していることから，チャート上の１０本の強いピークの同一性を確認すれば結晶形態の特定は可能であるという当業者の技術常識が経験的に導き出される。また，甲４１には，数字の小さなミラー指数に対応する面間隔（低角側のピークに対応する面間隔）には，単位格子の全体形状を定める格子定数の情報をより直接的に含む傾向があり，低角側の数本のピークの同一性が確認されれば，高角側のピークも同じ位置に生じることが分かることが説明されている。さらに，Ｘ線回折チャートの一定の領域において全てのピークが一致する（ピークがない領域も一致する）ためには，一定範囲のミラー指数の全てにおいて，格子面の面間隔と格子定数との関係式の計算結果が例外なく偶然に一致しなくてはならないが，そのようなことは現実的にあり得ないから，２つの結晶形態のＸ線回折チャートにおいて，例えば７本のピークが精度よく一致している場合，その２つは同一の結晶形態と判断される。


そうすると，粉末Ｘ線回折法のチャートの比較においては，①数本のピークが精度よく一致している場合には，偶然の一致ということはあり得ず，②特に，低角側の数本のピークの有無がより重要であり，低角側で比較的強度の強いピークが数本確認できれば，結晶形態を同定することが可能である，ということになる。(エ)以上によれば，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，ピークの同一性は，±０．２°以内であれば同一と判断し得るのであり，また，同一の結晶か否かは，同一のピークと判断されるものが１０本確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ない本数のピークであっても，同一の結晶と判断できることもあるというのが，当業者の技術常識であったといえる。したがって，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の２θ値の数値は，結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折チャートを特徴付けるピークを１５本記載したものであるが，上記技術常識に照らした場合，当業者であれば，この１５本のピークの回折角の全てが厳密に一致するのでなければ同一の結晶形態であると判断できないとは考えない。
エ構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
(ア)本件各発明の対象たる物は，ピタバスタチンカルシウムに複数存在する結晶形態の中の結晶形態Ａであり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，当該数値に基づくＸ線回折パターンの比較により，新規な発明である結晶形態Ａを特定するために規定された構成要件である。
構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークは，結晶形態Ａを特徴付けるＸ線回折パターンにおいて，比較的強いピークを適宜選択したものである。すなわち，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，侵害の対象物が本件各発明の対象である結晶形態Ａと「同一の結晶形態か否か」を，粉末Ｘ線回折法の技術常識に基づいて判断する際に用いるピークの位置の指標であって，合金の特許における各元素の含有割合や素材の特許における物性値の範囲のような，通常の数値限定要件とは意義が異なる。結晶形態の特定は，数本ないし１０本程度の回折角の２θ値により行うのが最も普通の方法であるが，当業者は，当該数値そのものの比較ではなく，実測値の変動がピークの同一性の認定に妨げとならない範囲（±０．２°以内）において，特許明細書に開示された当該ピークと他のピークとの相対的な位置関係や強度も考慮して，ピークの同一性を認定し，それに基づいて，結晶形態の同一性を認定するのである。(イ)どのような結晶形態についても，その粉末Ｘ線回折法のピークの回折角を小数点以下２桁まで定め，厳密にそのような回折角にピークが生じない限り，同じ結晶とは認めないとしたら，そのような結晶形態はこの世界に存在しないことになってしまう。幅を有しない２θ値により結晶形態を特定する特許発明において，出願人は，結晶形態Ａ，結晶形態Ｂなどと呼ばれる新規な結晶形態の権利を取得することを意図しているのであり，そして，第三者においても，そのような結晶形態の権利が取得されたと理解するのが通常である。幅を有しない数値が絶対的な意味を有しているのであれば，特許権自体が無意味になることは明らかであり，そのような無意味な権利を取得しようとする者はいない。幅を有しない２θ値により成立している結晶形態の特許は多数存在するが，その出願人は，特定の実測値を請求項に記載することによって表現された結晶形態の発明は，別の測定では異なる数値となり得るが，結晶形態として同一と認定される限り権利が及ぶものと理解しているのであり，それは，合理的な期待である。
小数点以下２桁まで記載されているからといって，測定対象試料から測定されたピークの回折角が全て小数点以下２桁まで一致しなければ，同一の結晶とは認めないなどという解釈は，粉末Ｘ線回折法の技術常識に反するものである。また，このような解釈は，新規に有用な結晶形態を見いだし，特許出願して公開した特許権者の利益を不当に損ねるものであり，発明を公開させる代償として独占権を付与することで発明を奨励するという特許法の制度趣旨にも反するものである。
オ原判決における解釈の誤り
(ア)原判決は，構成要件Ｃ・Ｃ’には，１５本のピークの回折角の数値が小数点第２位まで規定されている一方で，本件各発明の特許請求の範囲や本件各明細書には，上記回折角の数値に一定範囲の誤差が許容される旨の記載や１５本のうちの一部のピークのみによって特定が可能である旨の記載が一切ないことを理由に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要するとする。しかし，特許請求の範囲の解釈は，明細書の記載及び図面を考慮して定めるべきものであるが，明細書の記載からは明確にならない要件について，さらに当業者の技術常識を参酌すべきことは当然である。本件各明細書から，本件各発明の対象が「結晶形態Ａ」という特定の結晶形態であることは容易に理解できるが，特許請求の範囲にも発明の詳細な説明にも，粉末Ｘ線回折法における結晶形態の特定方法は，具体的に説明されていないのであるから，当業者であれば，粉末Ｘ線回折法における結晶形態の同定はチャートの全体についてそのパターンを比較することで行うこと，チャート全体のパターンの比較は，チャートにおいて特徴的である幾つかのピークの存在により比較すること，±０．２°以内のピークについては同一のピークと判断してもよいこと等の前記ウの技術常識に基づいて行うことを当然に理解する。また，Ｘ線回折法で結晶形態を特定するための結晶形態データが集められたデータベースであるＩＣＤＤ（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｅｎｔｅｒ    ｆｏｒＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ，国際回折データセンター）においては，ピークの回折角について許容誤差の範囲は記載されていない（甲９３）。これは，ピークの回折角について，±０．２°程度の誤差が生じることは技術常識であるためである。
回折角の２θ値の性質として当然と理解される内容（測定の度に変動すること）を明細書に明記するか否かで，２θ値の性質が変わるはずはない。変動範囲を明記した請求項については，許容範囲も明記した範囲に制限されるが，このことは，変動範囲を明記していない請求項について，その権利範囲を記載された２θ値に一切幅を持たせない範囲に限定する理由とはならない。
以上のとおり，原判決における上記解釈は，当業者の技術常識を参酌しない不合理なものであって，誤りである。


(イ)原判決は，本件特許１の出願経過において，控訴人は，平成２３年１１月２９日付け手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正を行い，上記手続補正書と同時に提出した意見書において，上記補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，上記補正により，発明の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかないとする。
しかし，上記の補正の趣旨は，１点のピークではなく，より多くのピークで発明の対象を特定して，乙３文献（乙３）及び乙１４文献（乙１４）に開示された発明に対する新規性を明確にすることにあり，本件発明１の対象を「構成要件Ｃの１５本の全てのピークについて，小数点以下２桁まで一致する結晶」に限定する趣旨でないことは，明らかである。控訴人は，本件明細書１に結晶形態ＡのＸ線回折チャートの特徴的なピークとして１５本のピークが記載されていたところ，これらのピークのいずれが，結晶形態Ａを未知の結晶形態から識別するための特徴的な相違となるのか予想困難であり，１５本のピークの全体的なパターンで識別することが分かりやすいと考えられたため，上記補正を行ったにすぎない。カ被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性(ア)控訴人測定ウにより，ケミファ錠について，本件各発明の構成要件Ｃ，Ｃ’に記載された回折角１５本のピークのうち，８本のピークが確認され，控訴人測定エにより，ケミファ錠について，１０本のピークが確認された。また，控訴人測定オないしキにより，ケミファ錠について，１５本のピークが確認された。
上記測定結果から，ケミファ錠の原薬が結晶形態Ａであることが裏付けられる。(イ)ケミファ錠の原薬の格子定数の算定結果（甲３４）により，この格子定数が結晶形態Ａの格子定数と同じであることが確認された。上記算定結果からも，ケミファ錠の原薬が結晶形態Ａであることが裏付けられる。
〔被控訴人らの主張〕
ア構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
(ア)原判決の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角に係る解釈には合理性があり，被控訴人製品は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足しないとした認定は正当である。特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められるのであるから（特許法７０条１項），構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性は，特許請求の範囲に記載のない結晶形態Ａを介在させることなく，直接，構成要件Ｃの回折角の数値を全て充足するか否かにより判断すべきである。
(イ)技術常識について
ａ控訴人の主張は，特許請求の範囲や明細書の記載に基づかず，これらの記載から離れて，学術的な意味での結晶の同一性の問題と構成要件の充足性の問題を意図的に混同しようとするものであって，特許法７０条に規定する特許発明の技術的範囲の解釈手法として許されない。本件各発明の対象が「結晶形態Ａ」であるからといって，その技術的範囲に，様々なＸ線回折の原理により「結晶形態Ａ」と学術的に同一と推定される結晶全てが含まれると解釈することはできない。ｂ控訴人が主張するような技術常識が存在したのであれば，控訴人は構成要件Ｃ・Ｃ’を，１０本あるいはそれ以下のピークをもって，±０．２°の許容幅を指定して記載することができたはずである。それにもかかわらず，自ら測定条件を規定し，小数点以下２桁で特定された１５本のピークで発明を特定しておきながら，特許請求の範囲の記載を無視して，技術常識に基づく独自の解釈を主張することは，クレーム制度の趣旨及び信義則の点から許されない。
ｃ控訴人が技術常識の根拠として挙げる１６局や甲１８等は，医薬品の品質評価の面から同一の結晶形態か否かを判断するための基準であって，特許発明の技術的範囲を判断するための基準ではない。
ｄ本件各明細書の記載によれば，結晶形態Ｂ及びＣには，１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°以外の１２本のピークが存在することになり，同一の結晶形態か否かは１０本のピークが確認されれば十分であるとの控訴人の主張と矛盾する。
(ウ)出願経過について
控訴人は，本件特許１の出願経過において，平成２３年１１月２９日付け手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正を行い，上記手続補正書と同時に提出した意見書において，「補正後の本願請求項１に係る発明では，Ｘ線粉末解析において相対強度が２５％より大きい，回折角（２θ）が３０．１６°のピークに加えて，回折角（２θ）が４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°のピークをもって，本願発明の結晶を特定しましたので，もはや，１点のみのピークにより特定しているとの認定には該当しないものであります。」，「この補正は，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。
控訴人の主張する技術常識を前提とすれば，控訴人は，乙３文献や乙１４文献に記載されたピタバスタチンカルシウム塩が結晶形態Ａと同一のものであることを追試実験により容易に確認することができた。それにもかかわらず，控訴人は，上記のとおり，構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正は限定的減縮であるとし，当該補正により，新規性欠如等の拒絶理由の回避を試みたものであるから，上記補正をもって，本件発明１の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかない。
イ被控訴人製品の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性控訴人測定の結果は，測定方法自体が科学的妥当性を欠くものであって，適切でないことに加え，その測定結果の解析も不当であるから，控訴人測定の結果によって，被控訴人製品が構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足していることを立証することはできない。
上記の点を措いて控訴人測定によったとしても，ケミファ錠の回折角は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と一致しないことから，被控訴人製品は，構成要件Ｃ・Ｃ’を充足しない。
さらに，格子定数を介して，被控訴人原薬と結晶形態Ａとが同一の結晶形態であるとする控訴人の主張も，科学的妥当性を欠くものであって，失当である。
(2)均等侵害の成否について
〔控訴人の主張〕


ア仮に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，規定された１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩はその技術的範囲に属するということができないと解釈されるとしても，被控訴人製品につき均等侵害が成立し，被控訴人らの行為は本件各特許権を侵害する行為であると認められるべきである。
イ構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角との相違点
控訴人測定オの測定結果と構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値を対比すると，１５本のピークにおける回折角の数値は一致しないが，その差異は，０．０９°以下である。したがって，控訴人測定オの測定結果（甲３３）と構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角との相違点は，「１５本のピークの全てが，０．０９°以下で異なっている」というものである。
ウ均等侵害の要件の充足
(ア)本質的部分（第１要件）について
本件各発明の対象たる物は結晶形態Ａという，ピタバスタチンカルシウムの特定の結晶形態であり，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角は，粉末Ｘ線回折法を用いて結晶形態Ａを特定するための指標となる数値である。数値そのものが一致するか否かに意味があるのではなく，測定対象試料から得られたピークの回折角を構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と比較して，粉末Ｘ線回折法による結晶形態の特定の技術常識に基づいて，当該対象試料が結晶形態Ａであるか否かが判断されるのであり，回折角の数値そのものが完全に一致することが結晶形態の特定において必要なのではない。以上のとおり，１５本のピークの回折角の数値は，対象物を直接規定する数値ではなく，本件各発明の本質的部分には該当しないから，第１要件を充足する。(イ)置換可能性（第２要件）及び置換の容易性（第３要件）について粉末Ｘ線回折法の測定においては，測定対象試料から測定されるピークの回折角は，±０．２°程度の誤差が生じることは通常にあり得ることである。したがって，１５本のピークのうちの１４本に０．１４°以下程度の相違が生じ得ることは，当業者であれば容易に想到し得ることであり，置換の容易性が認められる。
また，その程度の相違であれば１５本のピークが全て測定されたものとして，結晶形態Ａであると判断されることになるのだから，置換可能性（ピークの回折角がこの程度相違しても発明の対象物として何ら変わることはないこと）も認められる。以上のとおり，第２，第３要件を充足する。
(ウ)被控訴人らの主張（第５要件）について
控訴人は，本件各特許の出願経過において，本件各発明の対象物を，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本の全てのピークについて，小数点以下２桁まで一致する結晶に限定する趣旨の主張や補正を行ったことはない。
したがって，被控訴人製品は，本件各発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
(エ)よって，控訴人測定オの測定結果（甲３３）と構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角との相違点（１５本のピークの全てが，０．０９°以下で異なっている点）は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と均等の範囲内である。
エ小括
被控訴人製品は，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角以外の構成要件を全て充足し，かつ，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角と均等の範囲内にあるから，被控訴人製品について，均等侵害が成立する。
〔被控訴人らの主張〕
控訴人測定オは科学的妥当性を欠き，そこに示されるピークは，ケミファ錠の原薬由来のピークの回折角であるということはできない。したがって，控訴人の均等侵害に係る主張は，失当である。
この点を措いても，被控訴人製品は，以下のとおり，均等侵害の要件を充足しない。
ア第１要件について
本件各発明の対象は「結晶形態Ａ」ではなく，各特許請求の範囲に記載された構成要件により特定されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態である。構成要件Ｃ・Ｃ’に記載される１５本のピークは，上記結晶形態を特定する特徴的ピークとして控訴人が規定したものであり，それが少しでも異なれば，異なる結晶形態となり得るのであるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の小数点第２位まで特定された１５本のピークの回折角は，本件各発明の本質的部分である。したがって，被控訴人製品は第１要件を充足しない。
イ第２要件及び第３要件について
本件各発明の対象は「結晶形態Ａ」ではなく，各特許請求の範囲に記載された構成要件により特定されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態であるから，控訴人の主張は，その前提において，誤りである。
また，本件各発明の各特許請求の範囲に記載された構成要件により特定されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態とは異なるピタバスタチンカルシウム塩を含有する被控訴人製品が，第２要件及び第３要件を充足することはあり得ない。
ウ第５要件について
控訴人は，本件特許１の出願経過において，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角について小数点以下２桁の数値で特定する補正をし，この補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，控訴人が，上記補正をもって，発明の技術的範囲を小数点以下２桁の回折角の数値が１５本全て一致する結晶に限定したとみるほかなく，それ以外の結晶については技術的範囲から意識的に除外したことは明らかである。
したがって，被控訴人製品は第５要件を充足しない。
(3)本件特許１の無効論について
〔被控訴人らの主張〕
本件特許１は，訴外沢井製薬株式会社が請求した特許無効審判請求事件（無効２０１３－８００２１１）において，無効にすべき旨の平成２７年３月２７日付け審決（乙３９）がされた。上記審決における判断は正当であって，本件特許１は無効にされるべきものであるから，控訴人は，被控訴人らに対し，本件特許権１を行使することはできない。
〔控訴人の主張〕
平成２７年３月２７日付けでされた審決（乙３９）における認定判断は誤りであって，被控訴人らの主張は，理由がない（甲９１）。
(4)本件特許２の無効論について
〔被控訴人らの主張〕


ア本件特許２は，訴外株式会社陽進堂が請求した特許無効審判請求事件（無効２０１４－８０００９９）において，無効にすべき旨の平成２７年３月２７日付け審決の予告（乙４０）がされた。上記審決の予告における判断は正当であって，本件特許２は無効にされるべきものであるから，控訴人は，被控訴人らに対し，本件特許権２を行使することはできない。
イ訂正の対抗主張について
本件訂正請求２に係る訂正は不適法であり，仮に訂正が認められたとしても，当該訂正によっては，被控訴人らの主張する無効理由は解消しない。
〔控訴人の主張〕
ア平成２７年３月２７日付けでされた審決の予告（乙４０）において予告された無効理由は成り立たないものであるから，被控訴人らの主張は，理由がない（甲９０）。
イ訂正の対抗主張
本件訂正請求２は適法であり，本件訂正請求２により，審決の予告において予告された無効理由が解消することに加え，被控訴人製品の保存方法は，本件訂正請求２による訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明の技術的範囲に属する。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１争点(1)（充足論）について
事案に鑑み，まず，争点(1)（構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性）について判断する。
(1)本件各明細書の記載
ア本件発明１に係る特許請求の範囲（請求項１及び２）は，前記第２の３(2)イ記載のとおりであるところ，本件明細書１（甲２の１）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図表については，別紙本件明細書１図表目録を参照。）。
(ア)技術分野
【０００１】本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びこの該化合物と医薬的に許容し得る担体を含有する医薬組成物に関するものである。【０００２】詳細には，５～１５％（Ｗ／Ｗ）の水分を含有することを特徴とし，安定性などの面から医薬品原薬として有用な結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関する。
(イ)背景技術
【０００３】ピタバスタチンカルシウム…は抗高脂血症治療薬として上市されており，その製造法としては，光学活性α－メチルベンルアミンを用いて光学分割する製造法…が既に報告されている。
(ウ)発明が解決しようとする課題
【０００８】医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶（以下，結晶性形態Ａともいう。）に，一般的に行なわれるような乾燥を実施すると，乾燥前は，図１で示すような粉末Ｘ線回折図示したものが，水分が４％以下になったところで図２に示すようにアモルファスに近い状態まで結晶性が低下することが判明した。さらに，アモルファス化したピタバスタチンカルシウムは表１に示す如く，保存中の安定性が極めて悪くなることも明らかとなった。
【０００９】【表１】（別紙本件明細書１図表目録１記載のとおり）本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することであり，さらに工業的大量製造を可能にすることである。
(エ)課題を解決するための手段
【００１０】本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，本発明を完成させた。【００１１】即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。【００１２】１．式（１）で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。【００１３】２．上記１に記載のピタバスタチンカルシウム塩の結晶を含有することを特徴とする医薬組成物。
【００１４】結晶形態Ａ以外の２種類を結晶形態Ｂ及び結晶形態Ｃと略記するが，これらはいずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。これらは，ろ過性が悪く，厳密な乾燥条件が必要であり（乾燥中の結晶形転移），ＮａＣｌなどの無機物が混入する危険性を有し，更に結晶形制御の再現性が必ずしも得られないことが明らかであった。したがって，工業的製造法の観点からは欠点が多く，医薬品の原薬としては結晶形態Ａが最も優れている。
(オ)発明を実施するための最良の形態


【００１６】結晶性形態Ａのピタバスタチンカルシウムは，その粉末Ｘ線回折パターンによって特徴付けることができる。
（別紙本件明細書１図表目録２記載のとおり）
装置
粉末Ｘ線回折測定装置：ＭＸＬａｂｏ（マックサイエンス製）線源：Ｃｕ，波長：１．５４０５６Ａ，ゴニオメータ：縦型ゴニオメータモノクロメータ：使用，補助装置：なし，管電圧：５０．０Ｋｖ，管電流：３０．
０ｍＡ
測定方法：
測定前に，シリコン（標準物質）を用いてＸ－線管アラインメントを検査する。試料約１００ｍｇをガラス試料板にのせ平坦にした後，以下の条件にて測定する。データ範囲：３．０４００～４０．００００ｄｅｇ，データ点数：９２５
スキャン軸：２θ／θ，θ軸角度：設定なし
サンプリング間隔：０．０４００ｄｅｇ，スキャン速度：４．８００ｄｅｇ／
ｍｉｎ
本発明のピタバスタチンカルシウム塩の結晶は結晶性形態Ａに制御するため，以下の製造法で製造される。
【００１７】
【化６】
【００１８】原料は式（２）に示すピタバスタチンのアルカリ金属塩であり，アルカリ金属としてはリチウム，ナトリウム，カリウム等を挙げることができ，ナトリウムが好ましい。カルシウム化合物としては塩化カルシウム，酢酸カルシウムなどが好ましく，使用量は式（２）の化合物に対して０．３倍モル～３倍モル，好ましくは０．５～２倍モルの範囲である。
【００１９】式（２）のピタバスタチンのアルカリ金属塩は必ずしも単離される必要はなく，例えば式（３）の化合物などを加水分解する反応に連続してＣａ塩を製造することもできる。
【００２０】
【化７】
【００２１】使用する溶媒としては，水又は６０％以上の水を含んだＣ１－４アルコールが好ましい。Ｃ１－４アルコールとしては，メチルアルコール，エチルアルコール，ｎ－プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，ｎ－ブチルアルコール，イソブチルアルコール，ｓｅｃ－ブチルアルコール及びｔｅｒｔ－ブチルアルコール等を挙げることができる。
【００２２】溶媒の使用量は，式（２）で表される化合物の使用量に対して，５～３０質量倍の範囲である。晶析温度は特に限定されないが，－１０～７０℃の範囲であり，好ましくは－５～４０℃の範囲であり，更に好ましくは０～２０℃の範囲である。晶析時間は特に限定されないが，３０分～１５時間程度行えば十分である。結晶を析出させる際の方法としては，静置で行う方法，攪拌下で行う方法等が挙げられるが，攪拌下で行うのが好ましい。また，必要に応じて結晶形態Ａの種晶を使用してもよい。
【００２３】析出した結晶を濾過し，乾燥するが，水分の調整が本発明において極めて重要である。乾燥温度は特に限定されないが，好ましくは１５～４０℃の範囲である。水分値は，最終的に７～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。
(カ)実施例
【００２９】次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが，本発明の範囲はこれらに限定されるものではない。…
【００３１】
【化８】
【００３２】２．７１ｋｇ（６．０３ｍｏｌ）の化合物（５）を，５０ｋｇのエタノールに攪拌しながら溶解し，均一溶液であることを確認した上で，５８．５ｋｇの水を加えた。－３～３℃に冷却した後，２ｍｏｌ／リットル（Ｌ）水酸化ナトリウム水溶液の３．３７Ｌを滴下した後，続けて同温度で３時間攪拌し，加水分解反応を完結させた。全量の水酸化ナトリウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。
【００３３】反応混合物を減圧下に蒸留して溶媒を留去し，５２.２ｋｇのエタノール／水を除去後，内温を１０～２０℃に調整した。得られた濃縮液中に，別途調製しておいた塩化カルシウム水溶液（９５％ＣａＣｌ２７７５ｇ／水３９．３ｋｇ，６．６３ｍｏｌ）を２時間かけて滴下した。全量の塩化カルシウム水溶液を反応系に送り込むため，４．７０ｋｇの水を使用した。滴下終了後，同温度で１２時間攪拌を継続し，析出した結晶を濾取した。結晶を７２．３ｋｇの水で洗浄後，乾燥器内で減圧下４０℃にて，品温に注意しながら，水分値が１０％になるまで乾燥することにより，２．８０ｋｇ（収率９５％）のピタバスタチンカルシウムを白色の結晶として得た。粉末Ｘ線回折を測定して，この結晶が結晶形態Ａであることを確認した。
(キ)産業上の利用可能性
【００３４】本発明により，安定性に優れたピタバスタチンカルシウム結晶性原薬の工業的な製造法が確立された。
(ク)図面の簡単な説明
【００３５】【図１】水分値が８．７８％である結晶性形態Ａの粉末Ｘ線回折図である。【図２】図１で使用した結晶を乾燥し，水分値を３．７６％とした際の粉末Ｘ線回折図である。


イ本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項１）は，前記第２の３(3)イ記載のとおりである。本件明細書２（甲２の２）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある（ただし，その記載の多くは，その原出願に係る本件明細書１の記載と共通するため，上記アで摘記した記載と重複しない範囲で摘記する。）。【０００１】本発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，化学名Ｍｏｎｏｃａｌｃｉｕｍｂｉｓ［（３Ｒ，５Ｓ，６Ｅ）－７－（２－ｃｙｃｌｏｐｒｏｐｙｌ－４－（４－ｆｌｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－ｑｕｉｎｏｌｙｌ）－３，５－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－６－ｈｅｐｔｅｎｏａｔｅ］によって知られている結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法に関するものである。【０００８】医薬品の原薬としては，高品質及び保存上から安定な結晶性形態を有することが望ましく，さらに大規模な製造にも耐えられることが要求される。ところが，従来のピタバスタチンカルシウムの製造法においては，水分値や結晶形に関する記載が全くない。本発明が解決しようとする課題は，特別な貯蔵条件でなくとも，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を安定的に保存する方法を提供することにある。
【０００９】本発明者らは，水分と原薬安定性の相関について鋭意検討を行なった結果，原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることで，ピタバスタチンカルシウムの安定性が格段に向上することを見出した。さらに，水分が同等で結晶形が異なる形態を３種類見出し，その中で，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）が，最も医薬品の原薬として好ましいことを見出し，この結晶性原薬を安定的に保存する方法として，本発明を完成させた。
【００１０】即ち，本発明は，下記の要旨を有するものである。【００１１】ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ７重量％～１３重量％の水分を含む，式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）を，その含有水分が４重量％より多く，…１５重量％以下の量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。
【００２５】析出した結晶を濾過し，乾燥するが，水分の調整が本発明において極めて重要である。乾燥温度は特に限定されないが，好ましくは１５～４０℃の範囲である。水分値は，最終的に５～１５％（Ｗ／Ｗ）の範囲になるよう調整されるが，好ましくは７～１５％（Ｗ／Ｗ），より好ましくは７～１３％（Ｗ／Ｗ），最も好ましくは９～１３％（Ｗ／Ｗ）の範囲である。得られたピタバスタチンカルシウムは粉砕された後，医薬品用の原薬として使用される。【００３７】本発明により，ピタバスタチンカルシウム塩を特別な貯蔵条件でなくとも長期間にわたって安定して保存する方法が提供される。
(2)ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態
アピタバスタチンは，式（１）の構造式を有する化合物であり，医薬品としては，カルシウム塩として用いられる。
ピタバスタチンカルシウム塩は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用である（甲２，弁論の全趣旨）。
イ結晶多形とは，化合物は同じで，構造が異なる複数の結晶構造として結晶化する現象又はその結晶群をいう。多形により異なる最も典型的な物性は，密度，融点，溶解度，結晶形態などである。結晶の中で分子が取り得る分子の配列（空間群）は，規則的に配列するという制約から２３０種であることが証明されている。光学活性体であると，その数は６５種と少なくなり，実際に頻繁に経験するという観点からは１０種程度である（甲４２）。
ウピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態（本件において「結晶形」，「結晶多形」ともいう。なお，本件各明細書中では，「結晶性形態」と記載されることもある。）にも様々なものがあり，本件明細書１に記載された結晶形態ＡないしＣ，チバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦ以外にも存在し得る（甲２，９，弁論の全趣旨）。
本件明細書１に記載された結晶形態Ｂ及びＣは，結晶形態Ａとは水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しない。チバ特許明細書に記載された結晶形態Ａは，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と「±０．２°以内」で全て一致する。エなお，控訴人が後記(3)のとおり，本件特許１の出願経過で提出した意見書（乙３３）においては，拒絶理由通知で指摘された引用文献１，３に記載されたピタバスタチンカルシウム塩に対する新規性等を主張するについて，原料化合物のナトリウム塩の溶液にカルシウム化合物溶液を添加して，カルシウム塩を生成させると同時に難溶性のカルシウム塩の結晶を析出させるという原理的，基本的な製造方法が同じであっても，「製造されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態や結晶状態は，上記の原理的な製造方法における具体的な条件によって大きく左右されます。すなわち，製造されるピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態は原理的な製造方法は同じであっても，反応・結晶析出させる溶媒の種類，原料（カルシウム化合物）の添加方法（手段，温度，時間），熟成条件（手段，温度，時間），生成結晶の乾燥条件（温度，圧力，時間）などによって大きく影響されます。」と説明している。
(3)本件各特許の出願経過


ア証拠（甲９，乙２４，３３，３４）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許１の出願経過は次のとおりであると認められる。
(ア)本件特許１の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「式（１）で表される化合物であり，５～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶性形態Ａ）。」であった。(イ)本件特許１に係る出願（特願２００６－５２０５９４号）に対し，平成２３年８月２４日付けで，出願に係る発明は，①引用文献１（特開平５－１４８２３７号。乙１４文献），②引用出願２（特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４号）。チバ特許明細書），③引用文献３（国際公開０３／６４３９２号。乙３文献）により，特許法２９条１項，２項（引用文献１，３），同法２９条の２（引用出願２）に違反する旨の拒絶理由通知がされた。なお，上記拒絶理由通知において，「１点のみのピーク強度（２θが３０．１６°）でしか特定されず，他のピークの特定がないので，引用文献１，３と本願発明の結晶が区別されているとは認められない」などと指摘された。
(ウ)控訴人は，上記拒絶理由通知を受けて，平成２３年１１月２９日付けの手続補正書で，特許請求の範囲の請求項１に「４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，」を挿入する補正（構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する補正）を行った。控訴人は，上記手続補正書と同時に提出した意見書（乙３３）において，「補正後の本願請求項１に係る発明では，Ｘ線粉末解析において相対強度が２５％より大きい，回折角（２θ）が３０．１６°のピークに加えて，回折角（２θ）が４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°のピークをもって，本願発明の結晶を特定しましたので，もはや，１点のみのピークにより特定しているとの認定には該当しないものであります。」，「この補正は，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。
他方で，上記意見書中には，本願に係る回折角の数値について一定の誤差が許容されることや１５本中の一部のピークのみの対比によって発明が特定されることをうかがわせる記載は存しない。
イ証拠（乙２５，２６）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許２の出願経過は次のとおりであると認められる。
(ア)控訴人は，本件特許１の特許請求の範囲の請求項１に構成要件Ｃの回折角の数値を挿入する前記ア(ウ)の補正を行ったのと同日である平成２３年１１月２９日，本件特許１に係る出願を原出願とする分割出願（請求項数４）を行った。本件特許２の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩の保存方法であり，７～１５％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有する結晶形態にて保存する方法。」であり，請求項２ないし４は，いずれも請求項１を引用する請求項であった。(イ)控訴人は，平成２４年９月２７日付け手続補正書により，特許請求の範囲の全文について補正を行った（請求項数１３）。
上記補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する式（１）で表されるピタバスタチンカルシウム塩を，その含有水分が４重量％より多い量に維持することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の保存方法。」というものであり（なお，請求項２ないし１１は，いずれも請求項１を引用するものであるか，請求項１を引用する請求項を引用するものである。），請求項１２の記載は，「ピタバスタチンカルシウム塩が，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有することを特徴とする，請求項１～１１の何れか１項に記載の保存方法。」というものであった。(ウ)本件特許２に係る出願（特願２０１１－２６０９８４号）に対し，平成２４年１０月２４日付けで，出願に係る発明は，平成２４年９月２７日付け手続補正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１７条の２第３項に違反する旨の拒絶理由通知がされた。


(エ)その後，控訴人は，平成２４年１１月２８日付け手続補正書による補正を行ったが，本件特許２に係る出願に対し，平成２５年１月２５日付けで，出願に係る発明は，①引用文献１（国際公開０３／６４３９２号。乙３文献），②引用文献２（特開平５－１４８２３７号。乙１４文献），③引用文献３（特願２００６－５０１９９７号（特表２００６－５１８３５４号）。チバ特許明細書）により，特許法２９条１項，２項（引用文献１，２），同法２９条の２（引用文献３）に違反する旨等の理由により拒絶理由通知がされた。
(オ)控訴人は，上記拒絶理由通知を受けて，平成２５年３月８日付けの手続補正書により，特許請求の範囲の請求項１の「１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」を「４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°，１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°，２７．００°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有し」に補正するとともに，補正前の請求項５ないし１０，１２及び１３を削除する等の補正を行った。控訴人は，上記手続補正書と同時に提出した意見書（乙２５）において，上記請求項１の補正について「この補正は，補正前の請求項１２に記載されていた要件であるＸ線粉末解析における１５本のピーク位置を挿入するものであり，特許請求の範囲の限定的減縮に相当することから許容されるものと思量します。」などと主張した。他方で，上記意見書中には，本願に係る回折角の数値について一定の誤差が許容されることや１５本中の一部のピークのみの対比によって発明が特定されることをうかがわせる記載は存しない。
(4)構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の意義
ア特許請求の範囲の記載
本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’においては，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有することをもって規定されており，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶が１５本のピークの小数点以下２桁の回折角（２θ）を有することにより特定されている。
他方，本件発明１－１に係る特許請求の範囲（請求項１）及び本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項１）には，上記回折角の数値に一定の誤差が許容される旨の記載や，上記１５本のピークのうちの一部のみの対比によって特定される旨の記載はない。
イ本件各明細書の発明の詳細な説明の記載
本件各明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件各発明は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである（本件明細書１【０００８】～【００１０】，本件明細書２【０００８】，【０００９】）。
そして，結晶形態ＡないしＣの３種類の結晶形態は，水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，このうち結晶形態Ａは，「ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）」であること（本件明細書１【００１０】，本件明細書２【０００９】），結晶形態Ｂ及びＣは，「いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。」（本件明細書１【００１４】，本件明細書２【００１５】）と記載されているように，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存在する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されている。
他方で，本件各明細書中には，結晶形態Ａが「ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図によって特徴づけられる結晶（結晶性形態Ａ）」であること，この粉末Ｘ線回折パターンとして，別紙本件明細書１図表目録２記載のとおりの数値の記載（本件明細書１【００１６】，本件明細書２【００１７】），同目録３記載の【図１】（水分値が８．７８％である結晶形態Ａの粉末Ｘ線回折図）の記載があるのみで，結晶形態Ａについてそれ以上の特定はされておらず，小数点以下２桁の数値で表される１５本のピーク中３本が相違することで結晶形態Ａと区別される，結晶形態Ｂ及びＣに関しては，回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切ない。また，本件各明細書中には，結晶形態Ａに係る回折角について，その数値に一定範囲の誤差が許容されることや１５本のピークのうちの一部のみによって結晶形態Ａを特定することができることをうかがわせる記載は存しない。
ウ以上によれば，特許請求の範囲の記載に加え，本件各明細書の記載を参酌したとしても，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。
エ控訴人の主張について


(ア)控訴人は，本件各発明の対象たる物は，ピタバスタチンカルシウムに複数存在する結晶形態の中の結晶形態Ａであり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角は，当該数値に基づくＸ線回折パターンの比較により，新規な発明である結晶形態Ａを特定するために規定された構成要件であるところ，当業者は，技術常識に基づき，本件各発明の対象である結晶形態Ａと同一の結晶形態か否かを，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の数値そのものの比較ではなく，実測値の変動がピークの同一性の認定に妨げとならない範囲，すなわち「±０．２°以内」において，明細書に開示された当該ピークと他のピークの相対的な位置関係や強度も考慮して，同一性を認定し，それに基づいて，結晶形態の同一性を認定するものであるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，測定対象試料から測定されたピークの回折角が，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の全てのピークの数値と小数点以下２桁まで一致することを要するものではない旨主張する。しかし，本件各発明の特許請求の範囲は，前記第２の３(2)イ及び(3)イ記載のとおりであって，「結晶形態Ａ」という記載は一切ない。特許発明の技術的範囲は，明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないのであり（特許法７０条），特許請求の範囲に何ら記載のない「結晶形態Ａ」という概念をもって本件各発明の技術的範囲の属否を判断すべきであるとする控訴人の主張は，失当である。
(イ)控訴人は，「第十六改正日本薬局方」（１６局），「第十三改正日本薬局方」（１３局）及び「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）の記載から，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，ピークの同一性は，±０．２°以内であれば同一と判断し得るというのが，当業者の技術常識であったから，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の２θ値の数値も，当業者の上記技術常識を踏まえて解釈されるべきである旨主張する。
ａしかし，１６局は，厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律４１条（平成２５年法律第８４号による改正前の薬事法４１条も同趣旨）に基づき定める医薬品の規格基準書であり，その前書きには「…わが国の医薬品の品質を確保するために必要な公的基準を示すものであり，医薬品全般の品質を総合的に保証するための規格及び試験法の標準を示すとともに医療上重要とされた医薬品の品質等に係る判断基準を明確にする役割を有する」と記載されているように，医薬品の「品質」に関する規格，判断基準及びその試験法を定めたものである。したがって，控訴人が指摘する１６局の「２．５８粉末Ｘ線回折測定法」は，医薬品の品質に関する試験法を示したものであり，そこに示された「同一結晶形の試料と基準となる物質との間の２θ回折角は，０．２°以内で一致する」との判断基準も，医薬品の品質に関する判断基準を示したものというべきである。
また，１３局に示された判断基準も，１６局と同様に，医薬品の品質に関する判断基準を示したものというべきである。
そして，「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」（甲１８）は，１６局について説明した文献であるから，甲１８における判断基準も，医薬品の品質に関するものであるといえる。


そうすると，１６局や１３局，甲１８に記載された許容誤差が「±０．２°以内」との判断基準は，医薬品の品質に関する判断基準であって，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできないし，特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできない。ｂさらに，１６局には「粉末Ｘ線回折による未知試料中の各相の同定は，通例，基準となる物質について実験的に又は計算により求められる回折パターンと，試料による回折パターンとの視覚的あるいはコンピューターによる比較に基づいて行われる。標準パターンは，理想的には特性が明確な単一相であることが確認された試料について測定されたものでなければならない。…コンピューターを用いた未知試料回折パターンと標準データとを比較する場合，…データベースに収載されている単一相試料の（ｄ，Ｉｎｏｒｍ）と比較対照することができる。ＣｕＫα線を用いた多くの有機結晶の測定では，できるだけ０°付近から少なくとも４０°までの２θの範囲で回折パターンを記録するのが，通例，適切である。同一結晶形の試料と基準となる物質との間の２θ回折角は，０．２°以内で一致する。…」（甲１７）と記載されている。また，「ＪＰＴＩ日本薬局方技術情報２０１１」には，「１）同定及び判定標準品（例えば，日本薬局方標準品）が入手可能であれば，同一の装置を用いて同一条件下で測定，比較することが望ましい。…理論上，同一化合物の同一結晶形は，同一回折角度に同様の相対強度のピークを示す。ただし，回折角度は，装置の測定バラツキ，試料の充てんのバラツキ（試料面高さのバラツキ）の影響を受けることから，結晶形同定の規定として，回折角２θ値は±０．２°以内で一致と定められている。一方，回折強度に関しては，装置のバラツキに加え，試料の配向の影響を受ける。先に述べたが，配向した試料の相対強度は大きくバラツキ，バラツキの程度も試料及び配向の程度により異なる。試料の無配向化が不可能な試料もあり，ピーク強度を規定化することは不適切な場合もある。また，標準データとして，ＴｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    Ｃｅｎｔｅｒｆｏｒ    ＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ（ＩＣＤＤ）に登録されている回折データを用いることができる。ＩＣＤＤには６万種以上の化合物のデータが審査の上，登録されている。ただし，本データ中には，配向の影響を受けているものもあるので同定の際には注意が必要である。…通例，結晶形の同定及び判定では，結晶形に特徴的な複数のピークを選択し上記規定により行うが，本質的にはＸ線回折の全体的なパターンの一致が重要である。異なる結晶多形又は溶媒和結晶間のＸ線回折パターンの差は非常に小さいことがあるので，その判定は注意深く行わなければならない。特に結晶多形又は溶媒和結晶の少量の混入の確認及び気相の水分と平衡関係にある結晶水を持つ水和結晶の取扱いは注意が必要であり，その可能性が考えられた場合，単結晶Ｘ線解析，熱分析，微小熱量計，固体ＮＭＲなどを併用して詳細に検討することが望ましい。」（甲１８）と記載されている。
これらの記載に照らせば，１６局にいう「基準となる物質」は，甲１８にいう，例えば日本薬局方標準品のようなものを意味するものと解されるところ，１６局には「標準品は，日本薬局方に規定された試験に用いるために一定の品質に調製されたものである。」ことが記載され，それに続いて種々の標準品が列挙されている。しかし，上記のとおり１６局に列挙された標準品のうちには，ピタバスタチンカルシウム塩は含まれていないところ，本件各明細書の記載から，結晶形態Ａがこれら標準品と同等の品質に調製されたものであるということはできない。そうすると，上記観点からも，１６局や甲１８に記載された許容誤差が「±０．２°以内」との判断基準が，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできない。
ｃなお，控訴人は，ＩＣＤＤでは，ピークの回折角について許容誤差の範囲は記載されていないことを挙げる。
しかし，ＩＣＤＤ（国際回折データセンター）に登録されている回折データは，甲１８に「標準データとして，ＴｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ    Ｃｅｎｔｅｒｆｏｒ    ＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎＤａｔａ（ＩＣＤＤ）に登録されている回折データを用いることができる。ＩＣＤＤには６万種以上の化合物のデータが審査の上，登録されている。」と説明されているように，審査を経て登録されているデータであり，当業者が，その精度と品質に信頼を置く「標準データ」とみなしているものであるといえる。
これに対し，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角が，ＩＣＤＤに登録されているデータと同様の「標準データ」として取り扱われるべきものであると認めるに足りる証拠はないから，ＩＣＤＤでは，ピークの回折角について許容誤差の範囲が記載されていないことをもって，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値についても，許容誤差の範囲の記載がなくても当然に一定の許容誤差が認められるべきものということはできない。
ｄさらに，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には，前記(2)のとおり，本件明細書１の結晶形態ＡないしＣ及びチバ特許明細書の結晶形態ＡないしＦ以外にも未知の結晶形態が存在し得るところ，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した結晶多形に係る特許出願には，その特許請求の範囲に，特定の数値のみを記載してその許容誤差の範囲を記載していないものも，許容誤差の範囲を記載しているものも存在し，後者において記載された許容誤差の範囲も±０．２°に限られず，様々である（弁論の全趣旨）。


上記事実に照らせば，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値であれば，特段の言及なくして「±０．２°以内」という許容誤差が当然に認められるというのが当業者の技術常識であったと認めることはできない。粉末Ｘ線回折測定では，測定に用いる機器の測定誤差や測定試料の状態により，同じ結晶を測定した場合であっても，常に厳密にピークの回折角の数値が一致するものではないとしても，上記のとおり，特許出願の際，特許請求の範囲に記載された回折角の数値に幅を設ける範囲も一様でないことに照らせば，特許請求の範囲や明細書中に，回折角の数値に一定範囲の誤差が許容されることや許容誤差の範囲について何ら記載がない本件各発明について，測定誤差による数値バラツキを考慮することは，技術的範囲の属否が一義的に定まらないこととなり，相当でない。本件各発明の特許請求の範囲にも，本件各明細書にも，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定する回折角の数値の許容誤差の範囲に関する記載がない以上，特許請求の範囲に記載された回折角の数値の許容誤差の範囲を一義的に定めることはできないといわざるを得ない。
ｅ以上によれば，控訴人の主張する技術常識は認めるに足りず，回折角の数値について±０．２°以内の誤差を認めるべきであるとする上記主張は，理由がない。(ウ)控訴人は，「第十六改正日本薬局方」（１６局）の記載等から，本件優先日当時，粉末Ｘ線回折法においては，同一の結晶か否かは，１０本以上のピークが確認されれば十分であり，場合によっては，それより少ないピークであっても，同一の結晶と判断できることもあるというのが，当業者の技術常識であったから，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角も，当業者の上記技術常識を踏まえて解釈されるべきである旨主張する。
ａしかし，そもそも，Ｘ線回折測定の回折角により結晶形態を特定した発明に係る特許出願において，何本のピークを特許請求の範囲に記載するかは，出願人の判断に委ねられているのであるから，１５本より少ないピークが一致すれば本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足する旨の控訴人の主張は，失当である。ｂまた，１６局に記載された判断基準は，医薬品の品質に関する判断基準であって，粉末Ｘ線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものであると解することはできないし，特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできないことは，前記(イ)のとおりである。したがって，１６局において，複数のピークの回折角や強度が全体的に一致しているか否かを判断することが重要であることや同一のピークと判断されるものが１０本あれば十分であり，より少ないピークでも同一性が確認できることがあることが説明されているとしても，１６局の上記説明を根拠に，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークのうちの一部のピークについて同一性が認定できれば充足性を肯定し得るとはいえない。ｃしかも，本件各明細書には，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態として，結晶形態ＡないしＣが記載されているが，本件各発明の技術的範囲に属しない結晶形態Ｂ及びＣが，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されているのみで，結晶形態Ｂ及びＣに関しては，回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切ない。
本件各明細書の上記記載に照らすと，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークのうち１０本あるいはそれより少ない本数のピークの同一性が確認されただけでは，本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩を上記結晶形態Ｂ及びＣから画することができない。
ｄさらに，ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には様々なものがあり，チバ特許明細書に記載された結晶形態ＡないしＦが存在し，それ以外にも存在し得ることに照らすと，本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩は，構成要件Ｃ・Ｃ’の小数点以下２桁の回折角の数値をもって特定されたピーク１５本全てを有するものであると解さなければ，他の結晶形態から，本件各発明の技術的範囲に属する結晶形態を画することができない。すなわち，例えば，チバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅは，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と「±０．２°以内」で１４本が一致するのに加え，同明細書の【図５】から，構成要件Ｃの相対強度を充足する（２５％より大きい）ことが見て取れる（甲９，乙３３）。さらに，同明細書には，上記結晶形態Ｅが，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものであるか否かについては開示されていない。そうすると，上記結晶形態Ｅを本件各発明の対象として特許請求の範囲に記載されたピタバスタチンカルシウム塩から画するには，これが構成要件Ｃ・Ｃ’に規定されたピーク１５本全てを有するものであると解するほかない。


なお，仮に，上記結晶形態Ｅが，構成要件Ｃの相対強度を充足しないとしても，控訴人が結晶形態Ａについて行った相対強度の比較（甲４８）において，機械粉砕を施していない「未粉砕品」では相対強度２５％を大きく下回る結果（１３％）が出ており，また，「第十四改正日本薬局方解説書」（乙１１）にも，「有機化合物に関して回折角の走査範囲を０°付近から４０°とし，また，同一結晶形の相対強度の差は２０％以内で同一であるとしている。一方，測定試料によっては配向，粉砕による結晶性の低下，ロット間による晶癖の違い，…などが原因となって，同一結晶間でも相対強度の差が２０％より大きくなる場合がまれに生じる。」と注記（注１２）されていること，１６局では，相対的強度は，選択配向効果（試料中の結晶粒が，選択的にある特定の方向にのみ多く配向されてしまう現象）のため，かなり変動することがあることが説明されていること（甲１７，１８）からすれば，相対強度は結晶粒子の大きさや形状，測定試料の配向，粉砕による結晶性の低下などの影響を受けやすいものであると考えられる（なお，相対強度が結晶粒子の大きさや形状の影響を受けやすいものであることは，控訴人自身が主張するところである。）。そうすると，本件発明１－１は，粉砕・未粉砕を限定していないピタバスタチンカルシウム塩の発明であることに照らし，構成要件Ｃの相対強度を充足するか否かの点をもって，チバ特許明細書に記載された結晶形態Ｅを本件発明１の技術的範囲から画することができるのか，疑問があるといわざるを得ない。ｅ加えて，前記(3)のとおり，本件特許１の出願当初の特許請求の範囲の請求項１の記載は，「ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，３０．１６°の回折角（２θ）に，相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とする結晶（結晶性形態Ａ）。」とされていたが，平成２３年８月２４日付けの拒絶理由通知を受け，控訴人は，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角の数値を挿入する補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また，控訴人は，本件特許２の出願経過においても，平成２５年１月２５日付けの拒絶理由通知を受け，特許請求の範囲の請求項１の「１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°の回折角（２θ）にピークを有する」について，構成要件Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を挿入する補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。
仮に，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の解釈において，１５本のピークの回折角の数値のうち任意の一部が一致すれば足りるとすれば，上記補正前の１本あるいは３本のピークの回折角を除く一部の回折角のみによる特定をも許容することになるから，上記各補正が，１本あるいは３本のピークの回折角をもって特定されていた特許請求の範囲を限定的に減縮するものに該当するとは，直ちにいえないことになる。
そして，控訴人は，本件特許１の出願経過における拒絶理由通知において，１本のみのピーク強度でしか特定されず，他のピークの特定がないので，公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して，上記補正を行ったのであるから，１５本のピークの回折角の数値をもって本件発明１の結晶を特定したというほかない。
以上のとおり，本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は，本件各発明の技術的範囲を，回折角の数値をもって特定された１５本のピーク全てを有する結晶に限定するものであると解される。これに反する控訴人の主張は，禁反言の原則に反する。
ｆ以上によれば，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークのうちの一部をもって充足性を判断すれば足りる旨の控訴人の主張は，失当である。
オ小括
以上のとおり，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。(5)被控訴人製品及びその保存方法の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性測定方法の適否はひとまず措き，控訴人が本件訴訟において提出する測定結果（甲５，２２，３３，９７）によったとしても，１５本全てのピークについて回折角の数値が，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された回折角の数値とその数値どおり一致するような測定結果は得られていない。そして，控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角であるとする数値は，原判決別紙物件目録(1)記載のとおりであり，控訴人の特定する数値によったとしても，１５本の全てが構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と相違している。そうすると，被控訴人製品及びその保存方法が，構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するものとはいえない。
(6)以上のとおり，被控訴人製品及びその保存方法は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足しないから，その余の構成要件の充足性について検討するまでもなく，被控訴人製品及びその保存方法は，本件各発明の技術的範囲に属するとはいえない。
２争点(2)（均等侵害の成否）について
(1)控訴人は，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足するには，規定された１５本のピークの全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩はその技術的範囲に属するということができないと解釈されるとしても，被控訴人製品につき均等侵害が成立する旨主張する。
(2)均等侵害の第１要件について
ア均等侵害の第１要件は，特許請求の範囲に記載された構成と相手方が製造等をする製品又は用いる方法との異なる部分が特許発明の本質的部分でないことである。
そして，特許発明における本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であると解すべきである。


イ本件各発明は，前記１(4)イのとおり，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである。
そうすると，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること，同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする本件各発明において，特定の結晶形態をとることが，上記課題の特徴的な解決手段であるといえる。
そして，本件各明細書には，結晶形態ＡないしＣの３種類の結晶形態は，水分が同等で結晶形態が異なる形態であり，結晶形態Ｂ及びＣは，「いずれも結晶形態Ａに特徴的な回折角１０．４０°，１３．２０°及び３０．１６°のピークが存在しないことから，結晶多形であることが明らかにされる。」（本件明細書１【００１４】，本件明細書２【００１５】）とあるように，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折図において，結晶形態Ａに存在する３本のピークの回折角が存在しないことによって，結晶形態Ａと区別されるものであることが記載されているのみで，結晶形態Ｂ及びＣに係る回折角（２θ）の数値，相対強度や粉末Ｘ線回折図を含めその粉末Ｘ線回折パターンについての開示は一切なく，他方で，結晶形態Ａについては，ＣｕＫα放射線を使用して測定した粉末Ｘ線回折パターンとして，別紙本件明細書１図表目録２記載のとおりの数値が記載され，同目録３記載の【図１】の記載があるのみで，それ以上の特定はされておらず，結晶形態Ａに係る回折角について，その数値に一定範囲の誤差が許容されることや１５本のピークのうちの一部のみによって結晶形態Ａを特定することができることをうかがわせる記載も一切存しない。
以上によれば，本件各発明において，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークの回折角の数値は，本件各明細書において，本件各発明の課題の特徴的な解決手段である特定の結晶形態を，他の結晶形態，すなわち本件各発明の課題の解決手段とはなり得ない結晶形態と画する唯一の構成として開示されたものであるということができる。
したがって，本件各発明において，構成要件Ｃ・Ｃ’に規定された１５本のピークの回折角の数値は，本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であるというべきである。
ウそうすると，控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角であるとする数値は，前記１(5)のとおり，原判決別紙物件目録(1)記載のとおりであり，控訴人の特定する数値によったとしても，１５本の全てが構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値と相違するのであるから，被控訴人製品は，本件各発明と課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分において相違していることになる。
以上によれば，被控訴人製品は，均等侵害の第１要件を充足しない。
(3)均等侵害の第５要件について
ア均等侵害の第５要件は，相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことである。
イ前記１(3)のとおり，控訴人は，本件特許１の出願経過において，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃの１５本のピークの回折角の数値を挿入する平成２３年１１月２９日付けの補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また，控訴人は，本件特許２の出願経過においても，拒絶理由通知を受け，構成要件Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値を挿入する平成２５年３月８日付けの補正を行い，この際，上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。
控訴人は，本件特許１の出願経過における拒絶理由通知において，１本のみのピーク強度でしか特定されず，他のピークの特定がないので，公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して，上記補正を行ったのであるから，１５本のピークの回折角の数値をもって本件発明１の結晶を特定したというほかない。
そして，本件特許２は，結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し，特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することを課題とし，ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態ＡないしＣの中で結晶形態Ａが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだした本件特許１を原出願とする分割出願であって，本件特許１に係る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり，その出願当初の特許請求の範囲の請求項１には，上記補正後の本件発明１の結晶と同じ１５本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。以上によれば，本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は，本件各発明の技術的範囲を，回折角の数値が１５本全て一致する結晶に限定するものであると解されるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の１５本のピークの回折角の数値と，全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は，本件各発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。したがって，被控訴人製品は，均等侵害の第５要件を充足しない。(4)以上のとおり，被控訴人製品は，本件発明１と均等なものということはできず，同様に，被控訴人製品の保存方法が，本件発明２と均等なものということもできない。
３結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求（控訴人が当審において追加した別紙製剤目録１(3)及び同２(3)記載の製剤に係る差止請求を除く。）をいずれも棄却した原判決は正当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，また，控訴人が当審において追加した別紙製剤目録１(3)及び同２(3)記載の製剤に係る差止請求も，理由がないから，これをいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官     髙    部    眞規    子


主         文
１被告Ａは，別紙店舗目録１記載の店舗において，別紙「楽曲リスト」及び「楽曲リスト（追録）」に記載の音楽著作物を，オーディオ装置（プレーヤー，携帯音楽プレーヤー，アンプ，スピーカー等の再生装置）を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。２被告Ｂは，別紙店舗目録２記載の店舗において，別紙「楽曲リスト」及び「楽曲リスト（追録）」に記載の音楽著作物を，オーディオ装置（プレーヤー，携帯音楽プレーヤー，アンプ，スピーカー等の再生装置）を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。３被告Ｃは，別紙店舗目録３ないし７記載の店舗において，別紙「楽曲リスト」及び「楽曲リスト（追録）」に記載の音楽著作物を，オーディオ装置（プレーヤー，携帯音楽プレーヤー，アンプ，スピーカー等の再生装置）を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。４被告Ｄは，別紙店舗目録８及び９記載の店舗において，別紙「楽曲リスト」及び「楽曲リスト（追録）」に記載の音楽著作物を，オーディオ装置（プレーヤー，携帯音楽プレーヤー，アンプ，スピーカー等の再生装置）を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。５被告らは，原告に対し，４０万８２４０円，並びに，被告Ｃにつき上記金員に対する令和元年７月２日から，被告Ａにつき上記金員に対する令和元年７月１２日から，被告Ｄ及び被告Ｂにつき上記金員に対する令和元年７月３日から，各支払済みまで年５分の割合による金員（それぞれ他の被告らの支払額と重なり合う範囲の金員について連帯する。）を支払え。６訴訟費用は被告らの負担とする。
７この判決は，第５項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨
第２請求の原因
１当事者
⑴原告
原告は，著作権等管理事業法に基づき，文化庁長官の登録を受けた音楽著作権等管理事業者であり，内国著作物については，著作権者から著作権ないしその支分権（演奏権・上映権・録音権など）につき信託を受け，外国の著作物については，我が国が締結した著作権条約に加盟する諸外国の著作権仲介団体との間で相互管理契約を締結するなどして，これらを管理し，音楽利用者に対して音楽著作物の利用を許諾し，その対価として利用者から使用料を徴収するとともに，これを内外の著作権者に分配することを主たる目的とする一般社団法人である。
⑵被告
ア被告Ｃ
被告Ｃは，パブ及びバーの経営を目的とし，福岡市内において，複数のパブやバーを経営している。
イ被告Ａ
被告Ａは，被告Ｃの代表取締役であり，被告Ｂの配偶者である。
ウ被告Ｄ
被告Ｄは，パブ及びバーの経営を目的とする会社であり，福岡市内において，複数の飲食店を経営している。
エ被告Ｂ
被告Ｂは，被告Ｄの代表取締役であり，被告Ａの配偶者である。
オ被告ら相互の関係
被告らは，別紙店舗目録記載の各店舗（以下「本件各店舗」という。）について，いずれもＣとして同一のホームページ上に掲載し，被告Ａを代表とするＣの屋号を用い，共同して本件各店舗を経営している。
２管理著作物
「楽曲リスト」及び「楽曲リスト（追録）」記載の音楽著作物は，いずれも原告が著作権を管理する音楽著作物（以下「管理著作物」という。）である。「楽曲リスト」記載の音楽著作物は，社交飲食店等において日常的に反復継続して利用されている主要な楽曲である。また，「楽曲リスト（追録）」記載の音楽著作物は，被告らの経営するパブやバーにおいて利用された実績を有する音楽著作物，及び今後利用される可能性が高い音楽著作物である。
３被告らの著作権侵害行為


⑴別紙店舗目録１記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年１月９日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，１時間５０分の間に３６曲をＢＧＭとして利用し，そのうち３５曲が管理著作物であることを確認した。⑵別紙店舗目録２記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年１月２９日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，２時間の間に２８曲をＢＧＭとして利用し，それらの曲全てが管理著作物であることを確認した。⑶別紙店舗目録３記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年１月２１日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，約１時間３０分の間に２７曲をＢＧＭとして利用し，それらの曲全てが管理著作物であることを確認した。⑷別紙店舗目録４記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年１月９日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，約１時間３０分の間に２５曲をＢＧＭとして利用し，それらの曲全てが管理著作物であることを確認した。⑸別紙店舗目録５記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年２月１４日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，２時間２０分の間に２７曲をＢＧＭとして利用し，それらの曲全てが管理著作物であることを確認した。⑹別紙店舗目録６記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年３月１１日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，約２時間３０分の間に２４曲をＢＧＭとして利用し，それらの曲全てが管理著作物であることを確認した。⑺別紙店舗目録７記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年２月１４日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，１時間３０分の間に２７曲をＢＧＭとして利用し，そのうち２５曲が管理著作物であることを確認した。⑻別紙店舗目録８記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３０年１２月１８日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，約２時間２０分の間に２６曲をＢＧＭとして利用し，そのうち２３曲が管理著作物であることを確認した。⑼別紙店舗目録９記載の店舗において，平成２７年４月７日，原告の職員が同店舗を訪れた際，管理著作物をＢＧＭとして利用していることを確認した。平成３１年１月２９日，原告の職員が同店舗の管理著作物の利用状況について実態調査を行ったところ，約２時間２０分の間に２７曲をＢＧＭとして利用し，そのうち２１曲が管理著作物であることを確認した。
４被告らの故意，過失及び差止めの必要性
原告は，被告らに対し，平成１０年４月以降，著作権や利用許諾手続について説明した案内文書や著作権管理手続に関する督促文書を送付し，職員を直接本件各店舗に派遣するなどして，飲食店などでＢＧＭを利用する場合の著作権手続きについて詳しく説明し，管理著作物を無断利用することは著作権法で禁止されている著作権侵害行為であるので原告の許諾を受けて適法に利用するよう警告した。
原告は，平成２７年４月７日，改めて職員を本件各店舗に派遣し，被告の従業員に対し，飲食店などでＢＧＭを利用する場合の著作権手続について説明し，被告らに速やかに対応するよう求めた。
原告は，平成２７年６月９日，被告Ｃ及び被告Ａに対し，本件各店舗における被告らの著作権侵害に係る使用料相当額と遅延損害金の支払及び演奏の差止めを求め，福岡簡易裁判所に民事調停を申し立てたが，被告らは，何の連絡もなく同年７月１７日の第１回期日を欠席し，同調停は不成立となった。原告は，被告らに対し，平成２９年７月２０日付けで文書を送付し，指定期限（同月３１日）までに，本件各店舗における管理著作物の無断利用に係る使用料相当額の清算と今後の管理著作物の利用に係る利用許諾手続を完了するよう通知したが，被告らからは何の反応もなかった。
原告は，平成３０年１２月１４日，被告Ａ及び被告Ｂの自宅兼被告Ｄの法人事務所に職員を派遣し，被告Ａに対し，本件各店舗の使用料相当額の支払と併せ今後の管理著作物の利用について音楽著作物利用許諾契約を締結するよう求めたが，被告Ａは，「手続をするつもりはない。」などと答えた。原告は，被告らに対し平成３１年２月２７日付けで文書を送付し，指定期限（同年３月８日）までに，本件各店舗における管理著作物の無断利用に係る使用料相当額の清算と今後の管理著作物の利用に係る利用許諾手続を完了するよう通知した。
原告は，平成３１年４月８日付で被告らに対し，警告書を送付し，指定期限（同月１７日）までに，本件各店舗における管理著作物の無断利用に係る使用料相当額の清算と今後の管理著作物の利用に係る利用許諾手続を完了しない場合は，法的措置を執らざるを得ないことを警告した。
５原告の損害
⑴被告らが，本件各店舗の開業時から無許諾でＢＧＭとして原告の管理著作物を利用しており，原告は，被告らの著作権侵害行為により，管理著作物の利用許諾の対価として徴収し得る使用料に相当する損害を被った（著作権法１１４条４項）。


⑵ＢＧＭに関する原告の使用料規程は，平成２８年４月３０日までに適用される規程（以下「旧規程」という。）と，同年５月１日から適用される規程（以下「新規程」という。）がある。
旧規程は，「１施設における使用料」として，「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料」（以下「年額使用料」という。）のみを定めている。新規程は，「１施設における使用料」として，「年額使用料」と「１か月の使用料」（以下「月額使用料」という。）を定めている。年額使用料は，旧規程も新規程も同一の定めをしており，「一般の店舗等の場合」には，「店舗等の面積」が「５００㎡まで」の場合，６０００円である。新規程の定める月額使用料は，「一般の店舗等の場合」には，「店舗等の面積」が「５００㎡まで」の場合，１２００円である。
新規程における年額使用料は，音楽著作物の利用開始前に「年間の包括的利用許諾契約」を締結した適法な利用者に対して適用されるものであり，無許諾利用者に対しては適用されない。
⑶本件各店舗は「一般の店舗等」で，「店舗等の面積」は「５００㎡まで」に該当するので，使用料相当損害金は以下のとおり算定される。ア平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの２年間６０００円（年額使用料）×９店舗×２年×１．０８（消費税相当額）
＝１１万６６４０円
イ平成２９年４月１日から平成３１年４月３０日までの２５か月１２００円（月額使用料）×９店舗×２５か月×１．０８（消費税相当額）
＝２９万１６００円
ウ合計     ４０万８２４０円
６不当利得
被告らは，原告の著作権を侵害し，法律上の原因なくして管理著作物の使用料相当額の利益を得た悪意の受益者であり，これにより原告は，上記５の損害額と同額の損失を被った。
７共同不法行為
原告の職員が被告らの各店舗を訪れ，著作権利用許諾契約を締結するよう申し入れた際の対応は，いずれも，オーナーに伝えます，と言ったきり，積極的な対応を行わないというもので共通している。被告らの従業員がいうオーナーは被告Ａまたは被告Ｂのことであり，原告から著作権侵害行為を指摘された際は，被告Ａと被告Ｂが情報を共有したうえで，原告の指摘を無視し，著作権侵害行為を継続するという意思の連絡があったことは明らかである。また，被告らは，被告Ａを代表とするチェーンとして本件各店舗を経営しており，被告らが開設する本件各店舗のホームページにおいても，被告Ａを代表とする全１０店舗のチェーンと表示されている。加えて，利益は最終的には被告Ａ及び被告Ｂ夫婦に帰属し，各店舗内で従業員の異動が行われるなど各経営主体としての区別も形骸化している。
被告らは，本件各店舗において著作権を侵害していることを認識していることも明らかである。
８結論
よって，原告は，被告らに対し，著作権に基づき，本件各店舗において，別紙「楽曲リスト」及び「楽曲リスト（追録）」に記載の音楽著作物を，オーディオ装置（再生装置）を操作して録音物を再生する方法により使用することの差止め，並びに，主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき，予備的に不当利得返還請求権に基づき，連帯して，原告が被告らから管理著作物の利用許諾の対価として徴収し得る使用料に相当する金額のうち平成２７年４月１日から平成３１年４月３０日までの使用料相当額である４０万８２４０円及びこれに対する不法行為の日の後である本訴状送達の日の翌日（被告Ｃについて令和元年７月２日，被告Ａについて令和元年７月１２日，被告Ｄ及び被告Ｂについて令和元年７月３日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第３当裁判所の判断
１被告らは，適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず，被告Ｄ及び被告Ｂは答弁書その他の準備書面を提出しないから，請求原因事実を争わないものとして，これを自白したものとみなす。
また，被告Ｃ及び被告Ａは，答弁書を提出するものの，請求原因事実に対する認否を明らかにしないから，請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして，これを自白したものとみなす。
そうすると，前記第２，３及び４の事実関係によれば，被告らは，本件各店舗において，遅くとも平成２７年４月７日以降，再生装置を用いて原告の管理著作物をＢＧＭとして利用し，原告の管理する著作権を侵害していたことが認められ，被告らが，原告との間で利用許諾契約を締結することを拒否し，使用料相当額の支払の求めにも応じないことからすると，今後も，再生装置を用いることにより，本件各店舗のＢＧＭとして原告の管理著作物を再生し，原告の著作権を侵害するおそれはあると認められ，差止めの必要性が認められる。なお，被告Ｃ及び被告Ａは，その答弁書において，ＣとＤは同じ会社ではない旨述べるが，これを共同不法行為の成立を争う趣旨であると善解しても，被告Ｃの代表取締役たる被告Ａと被告Ｄの代表取締役たる被告Ｂは夫婦であること，被告らがそのホームページにおいて本件各店舗を福岡市内に展開する同系列の店舗として宣伝していること（甲７），本件各店舗内で従業員の異動が行われていること（甲１３，１９）などに照らせば，本件各店舗は，実質的に被告らが共同して経営していたものと認めるのが相当であるから，本件各著作権侵害行為につき，被告らは共同不法行為責任を負うものというべきである。２   以上によれば，原告の本訴請求はいずれも理由があるから，認容すべきである。
よって，主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第５民事部
裁判長裁判官        鈴木   博
裁判官      酒井直樹
裁判官     細田裕司


平成２５年３月２１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１０３９４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年３月７日
判        決
原              告      キユー   ピー株   式会社同訴訟代理人弁護士      宮      嶋              学
大      野      浩      之
髙      田      泰      彦
柏              延      之
同          弁理士      勝      沼      宏      仁
宇      梶      暁      貴
被              告                  同訴訟代理人弁護士      山      本      隆      司
井奈    波      朋      子
山      田      雄      介
永      田      玲      子
植      田      貴      之
主        文
１特許庁が無効２０１２－８９００２１号事件に
ついて平成２４年１０月３日にした審決のうち，
登録第５３９６６４０号商標の指定役務「飲食物
の提供」に係る部分を取り消す。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを１２分し，その１を被告の，その余を原告の負担とする。
事実及び理由

第１請求
特許庁が無効２０１２－８９００２１号事件について平成２４年１０月３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告の後記１の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記２の本件審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，本件審決の取消しを求める事案である。
１本件商標
本件商標（登録第５３９６６４０号）は，「ローズオニールキューピー」の文字を標準文字で表してなり，平成２２年８月９日に登録出願され，第４３類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），展示施設の貸与」を指定役務として，平成２３年１月１２日に登録査定を受け，同年３月１１日に設定登録されたものである（甲１）。
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２４年２月２３日，特許庁に対し，本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は，これを無効２０１２－８９００２１号事件として審理し，平成２４年１０月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする本件審決をし，その謄本は，同月１２日，原告に送達された。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，①本件商標は別紙目録記載の引用商標１ないし１４とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから，商標法４条１項１１号に該当しない，②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標１５及び１６を想起又は連想することはないから，商標法４条１項１５号に該当しない，というものである。

４取消事由
商標法４条１項１１号の該当性に係る認定・判断の誤り（取消事由１）商標法４条１項１５号の該当性に係る認定・判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（商標法４条１項１１号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
〔原告の主張〕
本件審決は，外観及び称呼の点からみれば，本件商標を「ローズオニール」の文字部分と「キューピー」の文字部分とに分離して，「キューピー」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない格別の理由は見いだせず，また，観念の点からみれば，様々の態様のキューピーが存在し，あるいは「キューピー」の語と他の語を結語した商標等が多数存在するといった取引の実情があるとして，本件商標を「ローズオニール」の文字部分と「キューピー」の文字部分とに分離して，「キューピー」の文字部分のみを抽出して観念しなければならない理由は見いだせないから，「ローズオニールキューピー」の称呼及び「ローズオニールのキューピー」の観念を生じる本件商標と，「キューピー」等の称呼及び観念を生じる各引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点についても非類似の商標であるとする。しかしながら，ローズ・オニール氏がキューピーというキャラクターを創作したことは，一般的にはほとんど知られていない一方，「ローズ」は，英語圏における一般的な女性名の１つとして，また，「バラ」を意味する英単語として，「オニール」は，英語圏における一般的なアイルランド系の名字の１つとして，「キューピー」は，日本国内において広く知られているキャラクターの名称として，また，少なくとも一定の商品及び役務について原告が使用する商標として，いずれも日本国内において広く認識されている。
このように，本件商標は，いずれも日本国内において広く認識されている３語の名称を結合させたものであり，外観・称呼・観念的に「ローズ」，「オニール」及び

「キューピー」に分離して認識される。
また，本件商標のような冗長な商標においては，その一部のみを分離して認識されることは，審決例においても少なからずあることである。そして，本件商標のうち「キューピー」の部分が強い印象を与え，この部分のみが分離して認識されることも少なからずあることは，後記の取引の実情を踏まえて考察すれば明らかである。
被告は，株式会社ローズオニールキューピー・インターナショナル（以下「訴外会社」という。）の代表取締役であるところ，訴外会社は，「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｅｗｐｉｅ」に係る商標権等の権利に基づき日本等において「キューピー」に係るライセンスビジネスを展開するに当たり，そのウェブショップにおいても，多数のキューピー人形及び「ローズオニール」の語が付されていない単なる「キューピー」の語を表示し，「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ」の部分よりも「Ｋｅｗｐｉｅ」の部分をはっきり目立つ態様にしたロゴを付した商品を販売するなどしているほか，キューピー人形を使用したキャンペーン等を行っている。


本件商標は，日本国内で広く知られたキャラクターを表す「キューピー」の語と，キューピーの原作者の名前である「ローズオニール」の語とを結合させた商標であるところ，このような被告による「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’ＮｅｉｌｌＫｅｗｐｉｅ」商標の実際の使用態様に照らすと，本件商標がキャラクターのキューピー又はキューピー人形とは無関係に使用されることが事実上あり得ず，また，本件商標のうち「キューピー」の部分を強調して使用されることもあるという取引の実情が存在するといえる。
このような取引の実情からすれば，本件商標が使用される場面において，取引者・需要者に対し，キャラクターのキューピー又はキューピー人形の印象を強く与え，本件商標のうち「キューピー」の部分が強い印象を与えることが多々あることは，極めて明らかである。

様々な態様のキューピーが存在し，あるいは「キューピー」の語と他の語を結語した商標等が多数存在するなどという状況は，全く存在しないから，本件商標の指定役務の分野において，取引者・需要者が例えば「○○キューピー」と「△△キューピー」とを区別して役務の出所を識別しているといった取引の実情が存在しないことは，明らかである。殊に，ストラップ，キーホルダー等の商品分野など，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等とは全く異なる商品について「○○キューピー」という形でキューピー関連商標が使用されており，あるいは一部の会社により本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等とは異なる指定商品等についてキューピー関連商標が登録されているとしても，それは，本件とは全く関係のない事情を示しているにすぎない。
むしろ，「キューピー」又は「ＫＥＷＰＩＥ」の文字を含む商標に係る商標権を食品関連商品について有しているのは，原告のみであり，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等の役務については，本件商標を含む被告が商標権者である３件の商標のほかは，いずれも原告が商標権者である。そして，原告のキューピー関連商標の著名性は，特に，「飲食物の提供」等の役務に強く関連する食品・飲食物関連分野に強く及んでいる。
このような商標の登録状況等からみても，少なくとも食品関連商品及び飲食物の提供の分野においては，「キューピー」又は「ＫＥＷＰＩＥ」といえば，原告を指し示すことは，極めて明白である。
以上の取引の実情を踏まえると，本件商標に接した取引者・需要者に対し，本件商標のうち「キューピー」の部分が強い印象を与え，本件商標から，「キューピー」の称呼及び観念が生じることが少なからずあることは，明らかである。現に，本件商標と同様の「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬＫＥＷＰＩＥ／ローズオニールキューピー」を二段書きにした商標（以下「別件商標」という。）について行われたインターネット又は訪問面接によるアンケート調査の結果によれば，別件商標から原告を思い浮かべるとの回答や，別件商標から「キューピー」の語を分離観察している回

答が多数にのぼる一方，「ローズオニールのキューピー」を思い浮かべるといった回答は，ほぼ皆無である。
他方，引用商標１ないし１４は，いずれも「キューピー」の称呼及び観念を生じるものであり，本件商標と称呼及び観念を共通にするものであって，本件商標から「キューピー」の部分が分離して観察されることが少なくないことからすれば，引用商標１ないし１４と本件商標との間の外観の相違も，実質的なものではない。したがって，引用商標１ないし１４と本件商標とは，商標法４条１項１１号の類似の商標であるというほかなく，両者を非類似の商標とした本件審決は，取消しを免れない。
〔被告の主張〕
「キューピー」は，米国の女流画家ローズ・オニールが明治４２年（１９０９年）に創作したキャラクター及び人形の名称であるところ，それが日本等で大ブームとなったことから，原告は，その人気に便乗（ただ乗り）して引用商標について商標登録を受けたものであって，数ある模倣者の１人にすぎない。そして，キューピーは，日本人に広く親しまれているため，必ずしも原告の出所を表示するものとはいえない。
被告は，平成１０年５月１日，管理するローズ・オニール遺産財団から，キューピーの著作権を取得したものであるが，原告に対する上記商標登録のため，「キューピー」ではなく，「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ    ＫＥＷＰＩＥ」又は「ローズオニールキューピー」等の商標登録を受け，これを訴外会社で使用しているものである。なお，特許庁は，引用商標と同一の称呼及び観念を生じる商標の登録には消極的であったものの，キューピーが原告とのみ結びつくものではないという社会的事実を前提として，「○○キューピー」からなる商標については商標登録を認めており，本件審決も，判例に即した妥当な判断をしている。
本件商標は，いずれの文字も同一の書体をもって，同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり，「ローズ」，「オニール」及び「キュー

ピー」のいずれかが特に際だつものでもないばかりか，本件商標の途中から読み下されるものでもない。むしろ，ローズ・オニールがキューピーの著作者であることは，被告による顕彰活動等により，広く一般に知られるに至ったものであるから，本件商標からは，「ローズオニール（の）キューピー」という観念が想起され，「ローズ」，「オニール」及び「キューピー」の３つの観念に区切ることはできない。また，本件商標は，「ローズオニールキューピー」との称呼で読み下すことができるもので，冗長ということはなく，仮に，独特の観念が生じて識別力を発揮するような支配的な印象を与える一部があるとすれば，一般に用いられる言葉ではない「ローズオニール」の部分であって，これを無視して「キューピー」の部分が単独で識別力を有するとは考えられない。
「キューピー」は，ローズ・オニールが創作したキャラクター又は人形であり，原告は，その人気に便乗した数ある模倣者の１人にすぎないから，被告がたとえ本件商標をキャラクターのキューピー又はキューピー人形との関係で用いたり，そのようなイメージ又は印象を与えたとしても，原告とは何の関係もなく，現に，「キューピー」を用いた登録商標の商標権者は，原告１社ではない。また，キューピーの著作権の保護期間は，既に終了しているため，多数の者がキャラクターのキューピーを利用して独自の商品を販売するようになっているから，キューピーが，いまやローズ・オニールが創作したキャラクターのみならず，それに類似したキャラクター一般を指す称呼として用いられていることは，顕著な事実である。


このような取引の実情からしても，「キューピー」だけでは特定の者と結びつくものではなく，出所を明示することができず，したがって，本件商標のうち「キューピー」の部分が強い印象を与えるものではない。
むしろ，本件審決の認定するとおり，様々な態様のキューピーが存在し，「キューピー」の語と他の語を結語した商標や，キューピーを自己の商品又は役務に用いる者等も多数存在しているから，我が国において，キューピーは，相当程度普遍的な

いし一般的なキャラクターとして認知されている。したがって，「○○キューピー」という名称を用いた場合，「○○」の部分に他のキューピーと区別する何らかの特徴が示されているというべきであって，本件商標においては，「ローズオニール（の）キューピー」との観念が生じる。
原告は，調味料等に「キューピー」との称呼及び観念を生じる商標を用いているものの，「食品関連商品」と「飲食物の提供」とをあえて混同させて，あたかも「飲食物の提供」の分野において「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」といえば原告を指し示すと強弁しているにすぎず，現に，「飲食物の提供」を業とする実績も計画も見当たらない。
別件商標に基づくアンケート調査の結果は，本件商標とは異なる商標を前提とするものであるばかりか，専門的な商標の類否判断を意識して回答されたものではないから，原告の主張を基礎付けるものではない。また，上記アンケート調査の結果は，多数の者が別件商標から「マヨネーズ」ないし原告を想起していないという事実を示しており，原告が「キューピー」の語を分離観察したことを前提とした回答と主張するものは，「キューピー」の語が一般的なキャラクター名として汎用的に用いられていることを示しているにすぎない。
引用商標から「キューピー」の称呼及び観念が生じるとしても，本件商標は，「キューピー」の部分を分離して観察することが妥当ではなく，これを全体として観察した場合，そこからは「ローズオニール（の）キューピー」という称呼及び観念が生じるから，本件商標と引用商標との間には類似性が認められない。以上によれば，本件商標は，その指定役務の分野において，「ローズオニール（の）キューピー」という，引用商標とは別の称呼及び観念を生じるものであり，取引の実情を考慮しても，取引者・需要者が出所に誤認混同を来すおそれがなく，本件商標が商標法４条１項１１号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。２取消事由２（商標法４条１項１５号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて

〔原告の主張〕
本件審決は，引用商標１５及び１６が「マヨネーズ，液状ドレッシング，ソース類缶詰，パスタソース」等の調味料を中心とする加工食品について著名性を有することを認定する一方，商標法４条１項１１号に係る判断と同様の理由で本件商標とは非類似の商標であるとして，本件商標が役務の出所について混同を生じるおそれがある商標ということはできないとする。また，本件審決は，原告の主張に対し，①引用商標１５及び１６の著名性が，上記加工食品以外の分野には及ばないこと，②「キューピー」の語が「キューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ」を意味する一般的な語として広く認識されている実情から，本件商標中の「キューピー」の文字部分は，特定の企業と結びつくものではないこと，③甲３８ないし４３では，５，６社程度の食品製造販売業者が「飲食物の提供」の業務を行っていることしか分からず，これが商取引社会における一般的実情とまではいえないこと，④「飲食物」の提供の場において引用商標１５及び１６が表示された調味料等が直接顧客に使用されるなどの事情が存在するとしても，本件商標は，一体不可分と認識されて「キューピー」の文字部分のみが独立して自他役務の識別機能を発揮するものではなく，日本において「キューピー」が相当程度普遍的・一般的キャラクターとして認知されていたことからすれば，「キューピー」の文字が含まれている本件商標を「飲食物の提供」について使用したとしても，そのことのみをもって，本件商標に接する需要者が直ちに，引用商標１５及び１６又は原告を想起又は連想し，当該役務の出所について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないとした。しかしながら，前記のとおり，本件商標からは「キューピー」との称呼及び観念をも生じるから，同じく「キューピー」との称呼及び観念を生じる引用商標１５及び１６と類似する商標である。仮に，両者が商標法４条１項１１号にいう「類似する商標」とまでいえないとしても，本件商標と引用商標１５及び１６とは，キューピーを意味する文字又は図形を含む点で共通するから，類似性の高い商標である。

本件審決も認定するとおり，引用商標１５及び１６は，原告の業務に係る商品「マヨネーズ，液状ドレッシング，ソース類缶詰，パスタソース」等の調味料を中心とする加工食品を表示するものとして，当該商品分野又はこれと密接に関連する分野においては，本件商標の登録出願日前には既に，我が国の需要者の間に広く認識されていたものであって，その著名性は，本件商標の登録査定日にも継続していたものと認められる。なお，引用商標１５及び１６の著名性は，スープ類及びベビーフードについても及んでいる。
このように，食品分野において，引用商標１５及び１６等の原告のキューピー関連商標が著名であることに加えて，原告の一社提供番組である「キユーピー３分クッキング」は，昭和３７年１２月に放送が開始されてから約５０年にわたり日曜日を除くほぼ毎日，日本全国で放送され続けており（日本一の長寿テレビ料理番組としてギネスブックに掲載），その平均視聴率は，４ないし６％であって，そこでは，引用商標１５及び１６並びにキューピー人形等が使用されている。そして，同番組は，テレビ番組における料理レシピの提供にとどまらず，紙媒体によるテキストが日本テレビ系列から年１２冊（１冊当たり１８万部），中部日本放送系列からは年４冊（１冊当たり３万１４００部。いずれも平成２１年度実績）販売されており，ウェブサイトでも多数回の閲覧を受けるなどしている。以上によれば，「キユーピー３分クッキング」が原告の一社提供番組である飲食物（料理）のレシピに関する情報を提供するテレビ番組として極めて著名であることは，明らかであり，引用商標１５及び１６等の原告のキューピー関連商標が飲食物（料理）のレシピに関する情報の提供について著名であることは，明らかである。したがって，引用商標１５及び１６等の原告のキューピー関連商標の著名性が，少なくとも本件商標の指定役務である「飲食物の提供」と類似の役務分野に及んでいることは，明らかであって，飲食物（料理）に関連して「キューピー」といえば原告又は原告と何らかの関係のある者が想起されることは，極めて明らかである。「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字が飲食店の名前に使用された場合に想


起するもの等に関するアンケート調査の結果によれば，「キューピーマヨネーズ，マヨネーズ」との回答が８０％以上もの圧倒的多数を占めており，極めて多数の者がその役務の出所として原告を想起することが明確に示されているから，原告のキューピー関連商標の著名性が，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」分野そのものについても強く及んでいることが明白である。
食品製造販売業者が飲食店を経営し，特にそのブランド名と同一又は実質的に同一の店舗名で飲食店を経営することや，食品製造販売業者が当該飲食店で提供されるものを食品として販売することは，多数の有名企業を含めて広く一般的に行われており，原告も，「キユーピー３分クッキング南青山３丁目キッチン」という店舗名のレストランを開業予定である。このような取引の実情に照らすと，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等と，引用商標１５及び１６が特に著名性を有する加工食品等とが密接な関連を有することは，極めて明白である。さらに，役務「飲食物の提供」に関する商標の使用態様には，飲食店で顧客に展示されるメニューに商標を表示することも含まれると解されるところ，原告が取り扱っている主たる商品である加工食品には，調理を要せずにそのまま飲食できるものや，調理された飲食物に顧客の好みに応じて味を加えたりする調味料が存在するため，引用商標１５及び１６や商標「ＫＥＷＰＩＥ（Ｋｅｗｐｉｅ）」が使用された原告の加工食品が，飲食店，学生食堂又は飲食物販売店の飲食コーナーにおいてそのまま提供され，需要者（顧客）の目に触れることも多い。そのため，本件商標の登録が維持されると，本件商標が料理の名前としてメニューに掲載されることも考えられるところ，この場合，需要者は，当該料理が原告の製造販売に係る飲食物であるかのように誤認し，「飲食物の提供」の役務が原告と関連のある者の提供に係るかのような出所の混同を生じるおそれが高い。
そして，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等の需要者と，引用商標１５及び１６が特に著名性を有する加工食品等の取引者・需要者とは，共通することが明らかである。

したがって，本件商標の指定役務である「飲食物の提供」等と，引用商標１５及び１６が特に著名性を有する加工食品等とは，密接な関連を有することが明らかであり，本件商標をその指定役務，特に「飲食物の提供」について使用すれば，特に「加工食品等」といった食品・飲食物関連分野において著名性を有する引用商標１５及び１６等のキューピー関連商標を使用する原告又は原告と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように，役務の出所について混同を生ずるおそれがあることは，明らかである。現に，別件商標について行われたアンケート調査の結果によれば，別件商標を特に「飲食物の提供」について使用すれば，別件商標に接する取引者・需要者は，引用商標１５及び１６からは原告を想起又は連想し，当該役務の出所について誤認を生ずるおそれがあることが明らかである。引用商標１５及び１６は，いずれもほぼ全ての商品役務区分において防護標章の登録が認められており，本件商標の指定役務と同一又は類似の役務についても防護標章登録が存在するばかりか，引用商標１５及びこれと「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字からなる商標は，「」に日本の著名商標として掲載されている。したがって，引用商標１５及び１６は，「飲食物の提供」以外の本件商標の指定役務の分野においても，著名性を有するというほかない。以上によれば，本件商標は，引用商標１５及び１６等のキューピー関連商標を使用する原告との関係で，混同を生じるおそれがある商標であることは，極めて明白であり，特に本件商標の指定役務中「飲食物の提供」について混同を生じるおそれがあることは，明白であって，本件審決の判断は，誤りである。
〔被告の主張〕
本件商標から生じる称呼及び観念は，「ローズオニール（の）キューピー」であり，引用商標とは類似しない。また，原告が「ＲＯＳＥＯ’ＮＥＩＬＬ    ＫＥＷＰＩＥ」又は「ローズオニールキューピー」との商標を使用することはあり得ず，仮に本件商標が分離観察されるとしても，「ローズオニール」という特徴的部分によって，引用商標とは明確に区別される。

引用商標１５及び１６が広く認識されている取引分野は，その指定商品である「調味料，香辛料」に限られ，それ以外の，「飲食物関連」分野，「飲食物の提供」分野及び本件商標のその余の指定役務の分野においては，引用商標１５及び１６には周知性が認められない。なお，裁判例には，引用商標１５及び１６が「マヨネーズ，ドレッシングその他の加工食品の分野又はこれと密接に関連する分野」において周知であるとするものがあるが，「マヨネーズ，ドレッシング」と「加工食品」とは，別の商品である。
原告の提供番組である「キユーピー３分クッキング」は，著名であるかもしれないが，原告は，同番組の名で飲食物の提供を行っているわけではないし，「キューピー」の名称で飲食物の提供を行っているわけではない。上記番組は，番組提供者と原告とを結びつける限りにおいて著名であるにすぎず，一般的な飲食物の提供というサービスの分野にまでその著名性が及んでいる事実はなく，本件商標は，引用商標との相違に照らせば，引用商標との広義の混同のおそれもない。「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」の文字が飲食店の名前に使用された場合に想起するもの等に関するアンケート調査は，その文字からキューピー又はキューピーマヨネーズを想起することはあり得るとしても，それによって「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」が飲食物の提供の分野においても周知性を有することを何ら示していない。むしろ，上記アンケート調査の結果は，「飲食店の名前として使われた場合」という質問形式にもかかわらず，これとは無関係の「マヨネーズ」という商品名が回答されているなど，引用商標１５及び１６の周知性が「マヨネーズ」ないし「調味料，香辛料」という商品に限定されていることを示しているばかりか，「ＫＥＷＰＩＥ／キューピー」という文字を示して回答を促している以上，飲食店の経営主体として「キューピー」と回答するのは，至極当然であって，引用商標１５及び１６の周知性が「飲食物の提供」分野に及んでいることを示すものではない。さらに，本件商標は，引用商標１５及び１６とは称呼及び観念が異なるから，広義の混同のおそれがないことは，明白である。


原告は，食品製造販売業者が飲食店を一般的に経営しており，飲食店で提供されるメニュー等が食品として一般的に販売されていると主張するが，被告のように調味料を製造販売している会社が飲食店を経営している例は，一般的ではなく，また，飲食店で提供されている調味料が看板メニューとして販売されることも，一般的ではない。また，引用商標１５及び１６は，いずれもキューピーというローズ・オニールの創作したキャラクターを指し示す名称であり，独創性がなく，かつ，キューピーが日本人に広く親しまれている以上，引用商標１５及び１６の指定商品の範囲を超えて原告の出所を表示するものとはいえない。また，キューピーが飲食店で提供される調味料に用いられていたとしても，それに接した取引者・需要者は，原告が飲食店を経営しているとまでは考えない。
したがって，原告が本件商標を「飲食物の提供」に用いたとしても，原告の提供する役務であるとの誤認混同が生じることはない。
原告は，飲食店を開業する予定であると主張するが，当該飲食店における飲食物の提供は，指定商品を「調味料，香辛料」とする引用商標１５及び１６とは無関係であるから，当該開業予定から，引用商標１５及び１６の指定商品と「飲食物の提供」が密接な関連を有するとはいえない。
さらに，引用商標１５及び１６や「ＫＥＷＰＩＥ」が使用された原告の加工食品（ベビーフード等）が飲食店でそのまま提供されることがあるとしても，引用商標１５及び１６の指定商品とは無関係であるし，取引者・需要者は，ベビーフード等の提供者（飲食店）自身がベビーフード等を製造していると考えるものではない。このように，飲食物の製造販売業者が同時に飲食物の提供を行うことが多いという取引の実情はない。また，引用商標１５及び１６の指定商品「調味料，香辛料」は，食品を調味するための食品であって飲食の主たる目的となることはなく，「飲食物の提供」の役務において提供される飲食物と同様に考えることはできない。引用商標１５及び１６の指定商品の取引者・需要者は，食品商社，食品工業の事業者，食品流通業者，レストラン等食品関連業の事業者及び消費者であり，企

業は，食品卸売業者の仲介により，消費者は，小売店で購入する傾向が強いのに対し，「飲食物の提供」という役務は，飲食店の店舗で提供され，需要者の範囲は，一般消費者であるから，引用商標１５及び１６と本件商標とでは，取引者・需要者及び提供場所が全く異なり，共通性がない。
   前記のとおり，原告は，キューピーのキャラクター及びキューピー人形が原告とのみ結びついているかのような前提で主張を展開するが，そのような前提はなく，また，そもそも，キューピー自体が原告の商標を示すものではなく，キャラクター名又は人形の名称なのであるから，必ずしも原告と結びつくものではない。本件商標は，その構成全体をもって，一体不可分の商標を表したと認識されるものであるから，その構成中の「キューピー」の文字部分のみが独立した自他役務の識別機能を発揮するものではなく，また，我が国においては，多数の企業がキューピーのキャラクターを宣伝広告に使用してきた事実に照らすと，我が国において，キューピーが相当程度普遍的ないしは一般的なキャラクターとして認知されていた事実を否定することは，困難である。したがって，「キューピー」の文字が含まれている本件商標を「飲食物の提供」について使用したからといって，本件商標に接する需要者が直ちに，引用商標１５及び１６を有する業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
したがって，本件商標がそのいずれの指定役務について使用されたとしても，本件商標の需要者は，原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係るものであるとは誤認せず，混同のおそれを生じない。よって，本件商標には，商標法４条１項１５号の無効事由は存在せず，これと同旨の本件審決に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
後掲証拠によれば，次の事実を認めることができる。ア米国人女流画家ローズ・オニール（   !"##）は，明治４２年（１９０
９年）１２月，米国の雑誌「レディース・ホーム・ジャーナル」誌のクリスマス特集号に，自作の詩とともに可愛く戯れる新しいキャラクターの一群を描いたイラストを発表し，そのキャラクターに，「キューピー（ＫＥＷＰＩＥ）」という名を付けた（甲１１０，１１３，１１４，１２６）。
このキャラクターの際立った特徴は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしていることであった。キューピーのキャラクターは，その後，その人形の製造が開始されたこともあり，我が国を含む世界各国で高い人気を博するようになった（甲１１０，１１３，１１４，１１５）。
イ原告は，大正８年に設立され（当時の商号は，食品工業株式会社），大正１４年，マヨネーズの製造・販売を開始したが，それ以来現在に至るまで，一貫して前記キューピーの特徴を備えたキャラクターを，マヨネーズを含む原告の商品の広告等に使用しており，昭和３２年には商号を「キユーピー株式会社」（引用商標９参照）に改めたほか，同様の特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を生じる商標について複数登録を受けている。中でも，引用商標３（引用商標１５）及びこれと「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字からなる商標は，「」という書籍（平成１０年版及び平成１６年版）に日本の著名商標として掲載されている（甲１～１５，１８～２０，３０～３４，７１～１０３，１１１）。原告は，各種のマヨネーズ，香辛料，液状ドレッシング，食酢等を製造・販売しており，本件商標の出願日及び登録査定日前である平成１６年当時，我が国において，マヨネーズ類の生産について５６．６％（業界１位），マヨネーズ類の販売について７１．１％（業界１位），液状ドレッシングの生産について５１．９％（業界１位），液状ドレッシングの販売について４２．７％（業界１位），食酢の生産について１２．８％（業界２位），ソース類缶詰の販売について１９．１％（業界１位），パスタソース類の販売について２５．０％（業界２位），スープ類の販売について９．

０％（業界３位），ベビーフードの販売について２３．７％（業界２位）のシェアを有していた（甲２１，２２，弁論の全趣旨）。


また，原告は，日本経済新聞による各企業の独自性，プレミアム，推奨度等の調査結果である「企業ブランド知覚指数・消費者版ランキング」において，平成１５年には第２位，平成１６年には第４位であったが，平成１７年から平成１９年までは第１位となったほか，日経ＢＰ社による専業主婦ら女性を対象とした「食の安心・安全ブランド」のイメージ調査の結果でも，平成１６年に第１位，平成１７年及び平成１８年に第３位となった（甲２３～３０。枝番号は省略する。以下同じ。）。ウ中部日本放送は，昭和３７年１２月３日，日本テレビは，昭和３８年１月２１日，それぞれ原告による一社提供番組である「キユーピー３分クッキング」のテレビ放送を開始し，以来，日曜日を除く毎日，現在に至るまで５０年以上にわたって日本一の長寿テレビ料理番組として飲食物の料理方法を紹介しているが，その平成２２年における全国平均視聴率は，中部日本放送系列において３．６％であり，日本テレビ系列において４．２％である。そして，上記テレビ番組においては，放送開始当時から，番組名又は原告の製造・販売に係る商品を画面で紹介する際に引用商標２（引用商標１６）のロゴ及び前記キューピーの特徴を備えたキャラクターの人形（引用商標１）の映像等が放送されているほか，原告は，自社の名称（引用商標９）が記載された自社のウェブページ及び月刊のテキスト「キユーピー３分クッキング」において，上記番組で紹介する料理の料理法を紹介しており，当該ウェブページには多数のアクセスがされている（甲１９５～２２０，弁論の全趣旨）。なお，我が国においては，食品製造会社がそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を経営している例が多数見られる（甲３８，３９，４１～４３，２３１）。
エもっとも，我が国では，前記のとおりキューピーのキャラクターが高い人気を博していたことから，前記キューピーの特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を含む商標を登録した者としては，原告以外に，証拠上明確に確認

できる範囲内でも，原告の創業者である（甲７０，７３，１３４），日魯漁業株式会社（甲７１），$（甲７２），合名会社三浦商店（甲７４），株式会社中島董商店（甲７５～７７）及び輸出食品株式会社（甲１３３）が商標登録した（なお，以上の各登録商標の現在の商標権者は，いずれも原告である。）ほか，荒牧運輸株式会社（甲１７，１３５，１３７），牛乳石鹸共進社株式会社（旧称共進社油脂工業株式会社。甲１１１，１３９，１４０，１４２，１４４，１４５，１５０），合資会社森田商店（甲１１１），%（甲１１４），中西株式会社（甲１１４），株式会社みずほコーポレート銀行（旧称株式会社日本興業銀行。甲１３８，１４１，１４６，１４８，１４９），開東株式会社（甲１４３，１９２。商標権消滅済み），みずほ情報総研株式会社（旧称株式会社興銀情報開発センター。甲１４７），株式会社田村駒商店（甲１５１，１９２。商標権消滅済み），日本臓器製薬株式会社（甲１５２～１５４，１９２。商標権消滅済み），株式会社オビツ製作所（甲１５６），株式会社エス・アンド・エス（甲１５６），株式会社オンリーワン（甲１５６），有限会社フリー企画（甲１５６）及び株式会社オオイケ（甲１５６）が商標登録するなどして，その事業の広告等に使用してきた。前記キューピーの特徴を備えたキャラクターは，平成期に入ってからも，人形その他の媒体で広く用いられている（甲１３７，１９１）。また，被告は，訴外会社（ローズオニールキューピー・インターナショナル）の代表取締役であるところ，訴外会社は，本件商標の出願日及び登録査定日前から，「ローズオニールキューピー」及び「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｅｗｐｉｅ」に係る商標権等の権利に基づき我が国等においてライセンスビジネスを展開しており，各種のキューピー人形や前記の特徴を備えたキューピーのキャラクターが記載された各種の生活用品等を製造・販売している。また，被告が代表を務める「日本キューピークラブ」は，本件商標の出願日及び登録査定日前から，会報を発行して，キューピーの創作者であるローズ・オニールの顕彰活動及び訴外会社による上記商品の宣伝広告を行うなどしている。また，被告は，ローズ・オニール原作のキューピーのキャラクターが登場する書籍の日本語訳に当たり，監修を務めているほか，

「キューピー」又は「ローズオニールキューピー」との称呼が生じる複数の登録商標の商標権者である（甲１１２～１１８，１２７～１２９，１５５，１７７～１９０）。
以上のとおり，キューピーのキャラクターは，その創作後から高い人気を博しており，原告及び被告を含む複数の企業が広告等に使用し続けるなどしてきたため，本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国において周知となっていたものと認められる。
他方，ローズ・オニールの名前は，辞書類には記載されていないもの（「新言海」（甲１３６））もあるばかりか，記載があっても，キューピーの創作以前に離婚した前夫のウィルソン姓（甲１１０，１１１，１１４）で記載しているもの（「広辞林」第６版（甲１２３））もあり，キューピー愛好家による著作（甲１１０。平成４年３月１日刊行）にも，「キューピーが初めて日本にお目見得し，あっというまに国民的に普及してからでも原作者ローズ・オニールの存在はもとより，名前すら全くといってよいほど伝えられなかった。“はじめにキューピーありき”とでもいうか，かなりのキューピー愛好家でさえローズ・オニールに関しては無知にひとしかったといえるだろう。」との記載があることからも明らかなように，本件商標の出願日及び登録査定日当時，キューピーの創作者として周知であったとはいえなかった。２取消事由１（商標法４条１項１１号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
商標の類否の判断基準について
商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁）。


しかるところ，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるものである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６１２頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁）。
引用商標１ないし１４の構成等について
ア引用商標１は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児の人形（立体商標）である。引用商標２は，「キユーピー」との片仮名文字を肉厚の書体で横書きしてなるものである。
引用商標３は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児の図形である。引用商標４は，引用商標３の図形の上部に引用商標２の片仮名文字を配し，当該図形の下部に「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字を普通の書体で横書きしたものを配したものである。
引用商標５は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分

が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな幼児が「キユーピー／とっておきレシピ」と２段書きされた横長で帯状の掲示物を右手で上から握持し，顔及び斜め上方にのばした左腕が当該掲示物の上部に配されたものである。
引用商標６及び７は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児２名が並んで正面を向き，各外側の手で両者の間の胸付近に配されたハート模様を握持し，各幼児両眼の黒眼部分が当該ハート模様の向きに配されている全体として左右対称のものであって，幼児の姿を描く線及び当該ハート模様がいずれも赤色で彩色されたものである。引用商標８は，引用商標３の図形の上部に「ＱＰ」との欧文字を横書きしたものを配したものである。
引用商標９は，標準文字で「キューピー」と横書きしてなるものである。引用商標１０ないし１２は，引用商標３の図形の上部に引用商標２の片仮名文字を配したものである。
引用商標１３及び１４は，引用商標３の図形の上部に「ＫＥＷＰＩＥ」との欧文字を普通の書体で横書きしたものを配し，当該図形の下部に引用商標２の片仮名文字を配したものである。
イ引用商標２，４及び８ないし１４の片仮名文字及び欧文字からは，いずれも「キューピー」との称呼が生ずるほか，引用商標１，３ないし８及び１０ないし１４の人形又は幼児の図形の外観も，前記のとおり我が国において周知となっていたキューピーのキャラクターが備える特徴と一致している。したがって，引用商標１ないし１４に接した取引者，需要者において，これらの商標からは「キューピー」との称呼が生じるとともに，当該特徴を備えた我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じるほか，引用商標５からは，その掲示物に記載された「キユーピーとっておきレシピ」との称呼が生じるものと認められる。

本件商標の構成等について
ア本件商標は，前記第２の１に記載のとおり，「ローズオニールキューピー」の文字を標準文字で表してなるもので，これらの文字は，それぞれ同一の書体で同一の大きさで一体的に表されており，構成全体としてみた場合，文字の全体がまとまりよく一体的に表されているものである。
イ本件商標は，「ローズオニールキューピー」と称呼されることが明らかである。ウ本件商標のうち，「キューピー」の部分は，我が国でも周知であるキューピーのキャラクターの観念を想起させるものである。また，本件商標のうち，「オニール」の部分は，英語圏にみられる名字であることが我が国でも周知である（甲１６３～１６８）から，これに伴って，「ローズ」の部分は，やはり英語圏にみられる女性の名前であることが我が国でも周知である（甲１６３～１６５）結果，本件商標のうち，「ローズオニール」の部分は，「ローズ・オニール」という英語圏の女性の名前であると観念される（なお，前記１に認定のとおり，我が国においてローズ・オニールがキューピーのキャラクターの創作者であることが周知であるとは認められない。）。
そして，本件商標の「ローズオニール」の部分は，「キューピー」の部分の前に配されているから，本件商標からは，「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものと認められる。
エところで，原告は，前記１イ及びウに認定のとおり，キューピーの特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を生じる商標（引用商標）について複数登録を受け，引用商標３が著名なものとして文献にも紹介されているほか，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品の分野において我が国において高い市場占有率を誇っており，食品関係会社として我が国の一般消費者に広く認識されているばかりか，約５０年間にわたって，引用商標２のロゴ及び前記キューピーの特徴を備えたキャラクターの人形（引用商標１）の映像等とともに日曜日を除く毎日放映されてきた「キユーピー３分クッキング」というテレビ番組の提供を続けるなど

している。


オ以上によれば，原告（キユーピー株式会社）は，本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国の食品関係の取引者及び一般消費者の間で，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか，飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり，引用商標１ないし３及び９は，当該分野における役務の提供について，原告を出所として識別させる商標として著名であったものと認められる。さらに，我が国においては，前記１ウに認定のとおり，食品製造会社がそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を経営している例が多数見られることを併せ考えると，引用商標１ないし３及び９は，加工食品の製造・販売及び飲食物の料理方法の教授という役務と密接に関連する「飲食物の提供」という役務においても，取引者，需要者である食品関係の取引者及び一般消費者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。そして，本件商標の指定役務は，前記第２の１に記載のとおり，第４３類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），展示施設の貸与」であるところ，本件商標がこれらのうち「飲食物の提供」に使用される場合，「キューピー」の部分は，上記のとおり，取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える引用商標１ないし３及び９と称呼及び観念が同一のものであるから，当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものというべきである。
カ他方，キューピーのキャラクターは，前記１に認定のとおり，その創作後から高い人気を博しており，原告及び被告を含む複数の企業が広告や商品販売等に使用し続けるなどしてきたものであるところ，「キューピー」との称呼及び観念を生じる引用商標１ないし１４は，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」を除く各役務については，取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるという事情を認めるに足りる証拠はない。

また，本件商標のうち「ローズオニール」の部分は，本件商標の構成の半分以上を占めるものであって，「キューピー」の部分に密接に関連する一般的ないし普遍的な文字であると直ちにいうこともできないから，出所識別標識としての称呼，観念が生じないとまでは認められない。
キよって，本件商標は，それが指定役務のうち「飲食物の提供」に使用される場合には，本件商標のうち「キューピー」の部分だけを他の商標と比較することで類否を判断することができるものというべきであり，この場合，「キューピー」との称呼及びキューピーのキャラクターとの観念を生じるが，上記のような場合でない限り，原則として，その全体をもって他の商標との類否を判断する必要があり，この場合，「ローズオニールキューピー」との称呼及び「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」との観念を生じるものというべきである。本件商標と引用商標１ないし１４との類否についてア本件商標は，前記キに説示のとおり，指定役務のうち「飲食物の提供」に使用される場合には，本件商標のうち「キューピー」の部分だけを他の商標と比較することで類否を判断することができるものというべきである。そして，本件商標のうち「キューピー」の部分からは，「キューピー」との称呼が生じ，かつ，我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じるところ，これと称呼及び観念を共通にする引用商標１ないし４，７，１２及び１４は，いずれも指定役務に「飲食物の提供」が含まれている。
よって，本件商標は，指定役務のうち「飲食物の提供」に使用する場合，引用商標１ないし４，７，１２及び１４とは類似する商標であるというほかない。イ他方，本件商標を上記ア以外の指定役務に使用する場合には，本件商標は，その全体を観察した場合，引用商標１ないし１４といずれも外観が異なるほか，「ローズオニールキューピー」との称呼が生じ，かつ，「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものである。
したがって，本件商標は，「キューピー」又は「キューピーとっておきレシピ」と

の称呼が生じ，かつ，我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じる引用商標１ないし１４とは，外観，称呼及び観念が一致しない。また，本件全証拠によっても，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務に係る取引に当たり，取引者，需要者が，「ローズオニール」との部分が付加された本件商標と，「キューピー」との称呼及び観念が生じる引用商標とで出所について混同を生じる実情があるとは認められない。
よって，本件商標は，指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務に使用する場合，引用商標１ないし１４とは非類似の商標であるといえる。
原告の主張について
原告は，本件商標が冗長であり，我が国において広く認識されている３語の名称を結合させたものであるばかりか，本件商標がキャラクターの「キューピー」等と無関係に使用されることがなく，また，訴外会社が本件商標のうち「キューピー」の部分を強調して使用しているから，当該部分が強い印象を与えることが多々あるほか，アンケート調査の結果がこれを裏付けているとして，本件商標のうち「キューピー」の部分のみを引用商標１ないし１４と比較すべきであると主張する。しかしながら，キャラクターの「キューピー」が我が国で周知である以上，訴外会社が「ＲｏｓｅＯ’Ｎｅｉｌｌ    Ｋｗｅｐｉｅ」とのロゴの入った商品を販売するに当たり，「Ｋｅｗｐｉｅ」の部分を強調したロゴを使用することは，それ自体何ら不自然ではない。また，上記アンケート調査は，本件商標とは同一ではない商標について，専ら本件商標が飲食店の名前として使われた場合を想定しているにとどまるから，「飲食物の提供」以外の役務において「キューピー」の部分が取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることを直ちに裏付けるものではない。
よって，原告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上のとおり，本件商標は，指定役務「飲食物の提供」については，原告の有す

る引用商標１ないし４，７，１２及び１４と類似の商標であって，商標法４条１項１１号に該当するが，「飲食物の提供」以外の指定役務については，原告の有する引用商標１ないし１４とは非類似の商標であって，同号に該当しないものであるというべきである。
したがって，本件審決は，指定役務「飲食物の提供」については商標法４条１項１１号の該当性に係る判断を誤っているものというべく，本件審決のこの部分は，取消しを免れない。


３取消事由２（商標法４条１項１５号の該当性に係る認定・判断の誤り）につ
いて
前記のとおり，本件商標は，指定役務「飲食物の提供」については商標法４条１項１１号に該当するので，以下では，それ以外の指定役務について検討する。
(1)商標法４条１項１５号について
商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。
そして，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標（本件商標）と他人の表示（引用商標１５及び１６）との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品及び指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号同
１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁）。本件商標と引用商標１５及び１６との「混同のおそれ」についてア本件商標は，その全体を観察した場合，引用商標１５及び１６のいずれとも外観が異なるほか，「ローズオニールキューピー」との称呼が生じ，かつ，「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものであって，「キューピー」との称呼及び我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じる引用商標１５及び１６とは，外観，称呼及び観念が一致しない。また，本件商標は，その構成に「キューピー」という片仮名文字部分を含み，当該部分は，引用商標１６と類似するが，本件商標の一部分であるにすぎない。したがって，本件商標と引用商標１５及び１６との類似性は，高いものとはいえない。
イ前記２オに説示のとおり，原告（キユーピー株式会社）は，本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国の食品関係の取引者及び一般消費者の間で，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか，飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり，引用商標１ないし３及び９と同様，引用商標１５及び１６は，原告を出所として識別させる商標として著名であったものと認められ，その構成にも一定の独創性を認めることができる。
ウ本件商標の「飲食物の提供」以外の指定役務は，第４３類「宿泊施設の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），展示施設の貸与」であるのに対し，原告は，マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか，飲食物の料理方法を教授する会社として著名であるとは認められるものの，上記指定役務又はこれに関連する分野においても事業活動を行っていることや，これが著名であることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件商標の上記指定役務と原告の業務に係る役務とは，関連性が乏しく，したがって，その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難いというほかな

い。
エ以上によれば，本件商標と引用商標１５及び１６との類似性は，高いものとはいえず，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務と原告の業務に係る役務とは，関連性が乏しく，また，その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難いから，引用商標１５及び１６が原告を出所として識別させる商標として著名であり，その構成にも一定の独創性が認められるとしても，当該役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみたとき，当該役務の提供が原告又は原告と関連する者の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるとまでいうことはできず，商標法４条１項１５号にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。
原告の主張について
原告は，引用商標１５及び１６が本件商標の指定役務と同一又は類似の役務について防護標章登録を受けており，引用商標１５等が日本の著名商標として紹介されているから，本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務の分野においても著名であると主張する。
しかしながら，本件商標と引用商標１５及び１６との類似性は，高いものとはいえず，また，引用商標１５等が著名であるとしても，「飲食物の提供」以外の役務と原告の業務に係る役務とは，関連性が乏しく，また，その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難い以上，本件商標が当該役務の提供について使用されたとしても，商標法４条１項１５号にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。よって，原告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上のとおり，本件商標は，その指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務について使用されたとしても，他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはなく，この点に関する本件審決の判断に誤りは認められない。
４結論

以上の次第であるから，原告の請求は，本件審決のうち本件商標の指定役務「飲食物の提供」に係る部分の取消しを求める限度で理由がある。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          土      肥      章      大裁判官          井      上      泰      人裁判官          荒      井      章      光

別紙目録
１引用商標１（登録第４１５６３１５号商標。甲２）
商標の構成（立体商標）：
登録出願日：平成９年４月１日
設定登録日：平成１０年６月１２日
更新登録日：平成２０年６月２４日
指定役務：第４２類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与」を含む第４２類に属する商標
登録原簿に記載のとおりの役務
２引用商標２（登録第４２９３４９３号商標。甲３）
商標の構成：

設定登録日：平成１１年７月９日


更新登録日：平成２１年２月１７日
指定役務：第４２類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，家畜の診療，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与」を含む第４２類
に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
３引用商標３（登録第４２９３４９４号商標。甲４）
商標の構成：

登録出願日：平成１１年１月２２日
設定登録日：平成１２年３月１０日
更新登録日：平成２２年１月２６日
指定役務：第４２類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，家畜の診療，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与」を含む第４２類
に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
５引用商標５（登録第４４７３１９０号商標。甲６）
商標の構成：
登録出願日：平成１２年３月９日

設定登録日：平成１３年５月１１日
更新登録日：平成２３年５月１７日
指定役務：第４２類「コンピュータ通信ネットワーク・ファクシミリ又は電話を利用した料理情報の提供，その他の料理情報の提供」６引用商標６（登録第４７７２２３４号商標。甲７）
商標の構成：
登録出願日：平成１５年８月４日
設定登録日：平成１６年５月２１日
指定役務：第４４類「動物の飼育，動物の治療」を含む，第３５類，第３７類，第４０類，第４４類及び第４５類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務７引用商標７（登録第４９５０４４０号商標。甲８）
商標の構成：引用商標６に同じ
登録出願日：平成１７年２月１０日
設定登録日：平成１８年５月１２日
指定役務：第４３類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人又は障害者の介護又は養護，老人・障害者の介

護又は養護に関する相談又は指導，老人・障害者の介護に関する情報の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与」を含む，第３６類，第４２類及び第４３類に属する商
標登録原簿に記載のとおりの役務
８引用商標８（登録第５０１４００２号商標。甲９）
商標の構成：
登録出願日：平成１８年５月２５日
設定登録日：平成１８年１２月２２日
指定役務：第４４類「動物の飼育，動物の治療」を含む第４４類に属する商標登
録原簿に記載のとおりの役務
９引用商標９（登録第５０３７２０３号商標。甲１０）
商標の構成：キューピー
登録出願日：平成１８年７月５日
設定登録日：平成１９年３月３０日
指定役務：第４４類「動物の飼育，動物の治療」を含む第４４類に属する商標登
録原簿に記載のとおりの役務

１０引用商標１０（登録第５０３７２０４号商標。甲１１）
商標の構成：
登録出願日：平成１８年７月５日
設定登録日：平成１９年３月３０日
指定役務：第４４類「動物の飼育，動物の治療」を含む第４４類に属する商標登
録原簿に記載のとおりの役務
１１引用商標１１（登録第５０７３２８１号商標。甲１２）
商標の構成：引用商標１０に同じ
登録出願日：平成１９年１月９日
設定登録日：平成１９年８月２４日
指定役務：第４５類「愛玩動物の世話，乳幼児の保育（施設において提供されるものを除く。）」を含む第４５類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務１２引用商標１２（登録第５０８０８６８号商標。甲１３）
商標の構成：引用商標１０に同じ
登録出願日：平成１９年１月９日

設定登録日：平成１９年９月２８日
指定役務：第４３類「宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），会議室の貸与，展示施設の貸与」を含む第４３類に属する商標登録原簿に記載のと
おりの役務
１３引用商標１３（登録第５２９７８２０号商標。甲１４）
商標の構成：
登録出願日：平成２１年８月４日
設定登録日：平成２２年１月２９日
指定役務：第４５類「愛玩動物の世話」を含む第４５類に属する商標登録原簿に
記載のとおりの役務
１４引用商標１４（登録第５３３４６９３号商標。甲１５）
商標の構成：引用商標１３に同じ
登録出願日：平成２２年２月２日
設定登録日：平成２２年７月２日

指定役務：第４３類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，料理情報の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），会議室の貸与，展示施設の貸与」を含む第４３類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務１５引用商標１５（登録第５９５６９４号商標。甲１８）
商標の構成：引用商標３に同じ
登録出願日：昭和３５年５月３１日
設定登録日：昭和３７年８月２４日
更新登録日：昭和４８年１月１２日，昭和５７年１０月２６日，平成５年１月２８日，平成１４年５月２１日，平成２４年６月２６日指定商品：第３０類「調味料，香辛料」（平成１５年７月２３日書換登録）１６引用商標１６（登録第８３２２８３号商標。甲１９）
商標の構成：引用商標２に同じ
登録出願日：昭和４１年８月１１日
設定登録日：昭和４４年９月２４日


平成２４年１２月１９日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１７４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月５日
判決
原告         株式会社トップ・アンド・トップ訴訟代   理人弁   理士         治部    卓被告         株式会   社東和   電機製   作所
被告           Ｙ
被告ら訴訟代理人弁理士        吉田芳   春
吉   田   雅比呂
補佐人弁理士        堀越真   弓
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が無効２０１１－８００２０８号事件について平成２４年４月３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，被告らの特許につき原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性（容易想到性）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告らは，発明の名称を「集魚灯装置，及びその使用方法」とする発明に係る特許第４０６４４２３号の特許権者である（平成１６年８月２６日特許出願，優先日平成１５年９月１８日，優先権主張国日本国，登録日平成２０年１月１１日，登録時の請求項の数は４）。
(2)本件無効審判請求までの経緯
原告が，平成２２年１０月１８日，請求項１ないし４の発明に係る特許につき先行する無効審判請求をしたところ（無効２０１０－８００１８９号），平成２３年１月７日，被告らから訂正請求がされ，特許庁は，同年６月１５日，訂正を認め，請求項１ないし３の発明に係る特許を無効とし，請求項４の発明に係る特許については無効審判請求を不成立とする審決をし，確定した。
(3)本件無効審判請求
原告は，平成２３年１０月１３日，訂正後の請求項４の発明の進歩性欠如，実施可能要件，サポート要件及び明確性要件の違反を理由に，同発明に係る特許につき本件無効審判を請求した（無効２０１１－８００２０８号）。特許庁は，平成２４年４月３日，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし（以下，「審決」というときにはこの審決を指す。），その謄本は同月１２日，原告に送達された。原告は，審決がした実施可能要件，サポート要件及び明確性要件の違反に係る判断の当否について，本件訴訟では争っていない。
２本件発明の要旨
訂正後の請求項４の発明は，集魚灯装置に関するもので，その特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項４（本件発明）】（構成要件の分説は審決によるものである。）「Ａ．発光色が赤色系，青色系，緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発光ダイオード集合体を形成し，この発光ダイオード集合体を複数用いた光源を有す
る集魚灯と，
Ｂ．前記光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し，Ｃ．海域の水の色，水温，風向・風速，潮流の流向・流速，照度条件，漁獲対象生物の種類・位置・反応行動，漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて，Ｄ．前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると，前記発光ダイオードの各々の発光量を一元的に制御し，前記光源の全体としての調色を行うことで，前記発光色が赤色系，青色系，緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させる光源制
御部とを備えてなり，
Ｅ．前記光源制御部が，前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と，前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長ス
ケール部と，
Ｆ．光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチとを備えたこと
を特徴とする
Ｇ．集魚灯装置。」
３審判で主張された無効理由（本件訴訟で争点となったもののみ）本件発明は，下記甲第１号証に記載された発明（甲１発明）に，下記甲第２号証に記載された技術的事項と，下記甲第５号証に記載された技術的事項を適用することにより，又はさらに下記甲第４，第２１号証（審判甲６）のうちのいずれか１つ以上に記載された技術的事項を適用することにより，あるいはこれらに加えて更に甲第７，第８，第１７号証（審判甲９）のうちのいずれか１つ又は甲第７，第８号証に記載された技術的事項を適用することにより（更に，必要に応じ，下記甲第１０号証に記載された技術的事項を適用してもよい。），本件優先日当時，当業者において容易に発明することができたものであって，進歩性を欠く。【甲第１号証】特開昭６１－３９３０１号公報（審判甲１）【甲第２号証】特開平１０－２０８５０２号公報（審判甲２）【甲第３号証】１９７１年（昭和４６年）平凡社発行「世界百科事典２」２４
７～２５６頁（「いろ色」の項）（審判甲３）
【甲第４号証】「ペイントショッププロ６Ｊ（JascPaintShop   ProVersion6J）ユーザーガイド」（１９９９年，JascSoftware,Inc.）５，６，９～１２，４５～４９頁（審判甲４）
【甲第５号証】２０００年株式会社毎日コミュニケーションズ発行「一週間でマスターするPaint   ShopPro6   forWindows」（初版）２３，６０～６２頁（審判甲５）【甲第２１号証】米国特許第５０１９８７３号明細書（審判甲６）【甲第７号証】特開２００１－８４８０８号公報（審判甲７）【甲第８号証】特開２０００－２２１０５８号公報（審判甲８）【甲第１７号証】株式会社ケンウッド発行「コンパクトコンポ    ステレオロキシーＲＯＸＹ    Ｍ７取扱説明書」３，１０，１１，３０，３２，５６，５７，
８３，８４頁（審判甲９）
【甲第１０号証】特開２００３－１３４９６７号公報（審判甲１０）４審決の理由の要点（本件訴訟で争点となった部分のみ）審決は次のとおり甲１発明，本件発明と甲１発明の一致点，相違点を認定し，本件発明の容易想到性を否定した。
【甲１発明（１１頁）】


「青色，赤色，及び緑色を発するＬＥＤであって各々１個計３ヶの一組を封入して光源とした容器と，予め設定された順序により各ＬＥＤに通電する電流を調整し，光源全体から発せられる光の色を変化させることによって，漁獲状況に応じて該ＬＥＤ集合体の色調を変化せしめる光色光力制御装置を備えた水中灯。」
【甲１発明と本件発明の一致点（３１頁）】
「Ａ'．発光色が赤色系，青色系，緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発光ダイオード集合体を形成し，この発光ダイオード集合体を用いた光源を有する集
魚灯と，
Ｃ．海域の水の色，水温，風向・風速，潮流の流向・流速，照度条件，漁獲対象生物の種類・位置・反応行動，漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて，Ｄ'．前記発光ダイオードの各々の発光量を制御し，前記光源の全体としての調色を行うことで，前記発光色が赤色系，青色系，緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる光の色を変化させる光源制御部とを備
えてなる
Ｇ．集魚灯装置。」である点
【甲１発明と本件発明の相違点（３２頁）】
・相違点１
本件発明では，発光ダイオードの集合体が複数あるのに対して，甲１発明では，ＬＥＤの集合体が一組である点。
・相違点２
本件発明では，光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し，該発光波長ボリューム部で光源の発光波長を設定すると発光ダイオードの各々の発光量を一元的に制御して，光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させるよう光源制御部が構成されているのに対し，甲１発明では，予め設定された順序により各ＬＥＤに通電する電流を調整し，容器から発せられる光の色を変化させるものであって，本件発明の「発光波長ボリューム部」に相当する構成を持たず，光源制御部において光源からの光の色を変化させる制御が一元的に行われるものではない点。
・相違点３
本件発明では，光源制御部が，発光波長ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部を備えているのに対し，甲１発明は，当該構成を有していない点。
・相違点４
本件発明では，光源制御部が，光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチを備えているのに対し，甲１発明は，該構成を有していない点。【甲１発明と本件発明の相違点に係る構成の容易想到性判断（３３～３９頁）】
「（１）［相違点１］について
・・・甲１発明の「水中灯」として，甲２発明の『赤色，緑色，青色の発光ダイオードの集合体を複数備えたものを用いるフルカラーＬＥＤ投光器』の構成を適用することにより，上記相違点１に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得た事項である。
（２）［相違点２］について
・・・甲１発明の『光源制御部』に，甲２発明の『色相角調整器１２の操作』（本件発明の『発光波長ボリューム部』による『設定』に相当），及び，『ルックアップテーブルの参照により一元的に，かつ無段階調に変化させる』技術を適用することにより，上記相違点２に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得た事項である。
（３）［相違点３］及び［相違点４］について
以下に示す理由（α）～（δ）により，本件発明の相違点３及び４に係る構成は，甲１～甲１０に記載された技術的事項に基づいて，当業者が容易に想到し得たものではない。（α）甲１～甲１０のいずれにも，本件発明の相違点３に係る構成について記載されておらず，示唆もされていない。
（β）甲１～甲６，甲８～甲１０のいずれにも，本件発明の相違点４に係る構成について記載されておらず，示唆もされていない。
（γ）甲７発明の『通常の電気スタンドと同様の利用方法をとる場合』において，『白色発光を利用』するにあたり，どのような操作を行うのかについて甲７には記載されていないが，仮に，甲７発明のスイッチ群のいずれかのスイッチを利用していることが自明であると認定したとしても，室内照明器具に係る甲７発明を，水中灯に係る甲１に適用する動機づけがない。また，甲１発明は，『ＬＥＤ集合体の色調を変化せしめる光色光力制御』を備え，・・・『白色光』を発光することが既に可能なものであるところ，さらに甲７発明の『白色発光』が割り当てられたスイッチを設ける動機づけもない。
（δ）相違点３に係る本件発明により，『スケール部の表示を確認しつつボリュームを設定することで，速やかに所望の発光状態が得られる。また，発光状態を連続的に微調整できる。』（本件特許明細書の段落【００１６】）という効果が奏され，相違点４に係る本件発明により，『白色光にワンタッチ切り替え可能な白色光スイッチ１４を装備することにより，・・・遠くにいる漁獲対象生物を漁船Ｓの近傍に寄せるまでは発光波長を制御した単色光を使用し，その後，単色光から白色光へスイッチで切り替えることで，近傍に集魚した対象魚を逃がさないようにしつつ，作業者に負荷の少ない光環境を作ることが可能である。』（同段落【００４４】）という効果が奏されるところ，このような効果については，甲１～甲１０のいずれにも記載も示唆もされておらず，当業者が予測し得たものでもない。」
「以上のとおり，本件発明は，甲１～甲１０に開示された技術的事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものではないから，本件発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反するものとして無効とすることができない。」第３原告主張の審決取消事由（本件発明の技術的意義の把握の誤り及び相違点に係る構成の容易想到性判断の誤り）


１技術が共通である場合には，当業者が当該技術分野の範囲内では発明ないし技術的事項の組合せを考慮するものと予想されるべきであって，動機付けの存在を要求するべきでない。しかるに，甲１発明や本件発明の集魚灯は，魚等を集めるべく高輝度の光源を使用して海を照明する装置にすぎず，また，甲１発明等で用いられている発光ダイオード（ＬＥＤ）の技術は投光器等の照明装置で用いられている発光ダイオードの技術と密接に関連するし，集魚灯の開発，製造には照明装置の技術を有する業者が関与するのが通常である（照明装置の当業者に包含される。）。そうすると，技術的な特徴が漁法と直接関係するような特段の事情がある場合でない限り，集魚灯も一般の照明装置（集魚灯以外の照明装置）と同一の技術分野に属するというべきである。したがって，照明装置である甲第２号証の投光器の発明ないし技術的事項を，甲１発明に適用することは当業者にとって容易である。また，甲第４，第５，第７号証も，後記のとおり，照明装置の技術分野に属するという観点からも，その具体的な機能等に着目したとしても，甲第１，第２号証と同一の技術分野に属し，甲第４，第５，第７号証に記載の発明ないし技術的事項を，甲第１，第２号証に記載の発明（ないし技術的事項）に適用することは当業者にとって容易である。
２本件発明の構成Ｅ「前記光源制御部が，前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と，前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と，」の技術的意義は，可視領域のスペクトルのような色を帯状にボリュームに沿って目盛りのように描き，目盛り（スケール）に色が付けてあると，この色に従ってボリュームを合わせればよいから，発光色を調整しやすい（色合わせしやすい）というものにすぎず，格別なものではない。かかる技術的事項は，目盛りの表示の仕方という一般的な技術（要素技術）に属するものであって，集魚灯とか，調色技術といった，特定の技術分野に属するものではない。しかるに，審決は，「スケール部の表示を確認しつつボリュームを設定することで，速やかに所望の発光状態が得られる。また，発光状態を連続的に微調整できる。」との効果を奏することは，甲第１ないし第５，第７，第８，第１０，第１７，第２１号証のいずれにも記載も示唆もされておらず，これらに記載の技術的事項に基づいて，当業者が容易に想到し得たものではない旨を判断するが（３３，３４頁），これは上記構成Ｅの技術的意義を誤るもので，誤りである。３本件明細書の段落【００４４】に記載の技術的メリットは，本件発明の構成Ｆ「光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチ」から直接得られる効果ではなく，同構成の技術的意義の評価に当たって考慮すべきでない。また，例えば操業中に集魚灯の発光色を白色に変え，白色光で集魚する構成も構成Ｆに含まれるところ，集魚灯の光色を変えて集魚することは当業者の公知技術にすぎないから，かような公知技術に係る構成まで特許請求の範囲に含むのは不適切である。そして，作業用面状光源として白色ＬＥＤを用い，自然光に近い白色光で甲板上を照らして明るい作業環境を実現するとともに，紫外線や熱の影響がないので作業者の健康を損なうことがないようにできることは，本件優先日当時に当業者に周知の事柄にすぎない。
そうすると，構成Ｆの技術的意義はその字義通りに解釈されるべきであるところ，審決は，「相違点４に係る本件発明により，『白色光にワンタッチ切り替え可能な白色光スイッチ１４を装備することにより，・・・遠くにいる漁獲対象生物を漁船Ｓの近傍に寄せるまでは発光波長を制御した単色光を使用し，その後，単色光から白色光へスイッチで切り替えることで，近傍に集魚した対象魚を逃がさないようにしつつ，作業者に負担の少ない光環境を作ることが可能である。』（段落【００４４】）という効果が奏される」と判断するが（３３，３４頁），この判断は誤りである。４本件優先日当時，①可視光は波長が３８０ないし７８０ｍμ程度の電磁波で，波長の長いものから短いものの順に，赤，黄赤，黄，黄緑，緑，青緑，青，紫などの色感を呈すること，②赤，緑，青（ＲＧＢ）の加法混色を行うことで，所望の色の光を作ることができること，③光源の主波長を設定するだけでは，スペクトルに対応する色の光（虹のような光）になるだけで，白色の光にはならないこと，④有彩色の色相を変化することによっては白色の光はできないことは，当業者の技術常識であった（甲３参照）。
そうすると，本件発明の構成Ｅ「前記光源制御部が，前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と，前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と，」と構成Ｆ「光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチ」とは相互に技術的に関連して相乗効果を奏するものではなく，白色光を得るためには，上記構成Ｅ，Ｆや構成Ｄ「前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると，前記発光ダイオードの各々の発光量を一元的に制御し，前記光源の全体としての調色を行うことで，前記発光色が赤色系，青色系，緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させる光源制御部とを備えてなり，」とは別の手段を要する。だとすると，上記構成Ｅ，Ｆは単に寄せ集めることが可能なものにすぎない。
５甲第７号証のオプションスイッチ７は，特殊効果のための点滅動作や一定時間後に消灯させる（タイマースイッチ）といった特別な動作をさせるためのものであって（甲７の段落【００１２】を参照），白色光を発光させるといった基本的な動作をさせるためのものではない。そうすると，白色光に切り換えるためにオプションスイッチ７を用いる蓋然性はない。
また，甲第７号証の照度切り替えスイッチ１３も，既に発光色が決定された後に，所望の明るさを確保するための動作を行うためのもので（赤色，緑色及び青色の各発光ダイオードの発光の程度や割合を個別に操作するものではない。甲７の段落【００１１】を参照），白色光に切り換えるために照度切り替えスイッチ１３を用いる蓋然性はない。