被告ソフトウェアのソースコードで宣言されている変数３０個のうち，２０個の宣言については型，コメント，インデント（型名と変数名の間の空白文字列，変数名と注釈の間の空白文字列）を含めて本件ソースコードの類似箇所１と完全に一致し，５個の宣言については少なくとも変数名が本件ソースコードの類似箇所１と一致していた。
類似箇所２について
前記エの②の一致点ないし類似点は別紙ｂ（鑑定書の表１．５及び１．６）記載のとおりである。被告ソフトウェアのソースコードのＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐが実装するＣｓｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔクラスの代入演算子のオーバーロードで参照されている変数３０個のうち２１個の変数について，本件ソースコードの類似箇所２のＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐが実装するＣＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓクラスの代入演算値のオーバーロードで参照される変数と変数名及び注釈が一致していた。
類似箇所３について
前記エの③の一致点ないし類似点は別紙ｃ（鑑定書の表１．７及び表１．８）記載のとおりである。被告ソフトウェアのソースコードのＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐが実装するＣｓｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔクラスの比較演算子のオーバーロードで参照されている変数２９個のうち２０個の変数について，本件ソースコードの類似箇所３のＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐが実装するＣＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓクラスの比較演算値のオーバーロードで参照される変数と変数名及び注釈が一致していた。
類似箇所４について
前記エの④の一致点ないし類似点は別紙ｄ（鑑定書の表１．９）記載のとおりである。原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは，字幕データの標準値をｍｄｂ形式のデータベースに保管するために，ＡｃｔｉｖｅＸＤａｔｅＯｂｊｅｃｔｓ（ＡＤＯ）を利用しており，ＡＤＯでデータの読み書きをする場合にはＲｅｃｏｒｄｓｅｔと呼ばれるオブジェクトを経由する。Ｒｅｃｏｒｄｓｅｔはレコード（行）とフィールド（列）で構成され，フィールド名を指定してレコードの読み書きを行う。被告ソフトウェアのデータベース（Ｍｄｂ．ｃｐｐ）で用いられている５２件のフィールド名は，全て原告ソフトウェアのデータベース（ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ）で用いられているフィールド名（類似箇所４）と同じものであった。
類似箇所５について
前記エの⑤の一致点ないし類似点（類似箇所５）は別紙ｅ（鑑定書の表１．１０）記載のとおりである。クリティカルセクションに関するユーティリティクラスを実装する部分についての共通性が見られた。カ鑑定人は，類似箇所１ないし４について原告と被告のソースコードが不自然に類似・共通する箇所が存在すると判断し，類似箇所５については原告と被告のソースコードに類似性や共通性が見られるがその理由が不自然であるとまではいえないと判断した。
また，類似箇所１ないし５のほかに，鑑定対象とされた３００組のソースコードのペアの中に共通性や類似性が疑われる箇所は発見されなかった。キ鑑定人は，類似箇所１ないし５について，原告ソフトウェアを参照せずに被告らが独自に作成することが可能であるか否かにつき，以下のとおり判断した。
類似箇所１について
原告ソフトウェアのソースコードの一部がサンプルで公開されていたなどといった外部要因がないことを前提とすれば，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの開発者は必ず同一人物である。被告ソフトウェアを開発する際に原告ソフトウェアを参照した可能性が高いが，参照せずに開発することが全く不可能であるとまでは言い切れない。
もっとも，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの開発者が同一人物であり，その人物の記憶を手掛かりとしても，原告ソフトウェアのソースコードを参照せずに類似箇所１で見られるような細かい特徴まで一致させることは難しいと考えることが自然である。
類似箇所２，３について
類似箇所２，３については，類似箇所１の変数やコメントをコピーして作成された可能性があるから，これらの類似点のみによって原告ソフトウェアを参照せずに被告らが被告ソフトウェアを独自に作成することが可能であるか否かを判断することはできない。
類似箇所４について
被告らがｍｄｂファイルに関する情報を全く持っていなかったと仮定すれば，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの開発者は必ず同一人物である。類似箇所４とそれに対応する被告ソフトウェアのソースコードの一致が発生する要因としては，①被告らが原告ソフトウェアを参照して被告ソフトウェアを開発した，②被告らが原告ソフトウェアのｍｄｂデータベースの構造を解析して，フィールド名を抽出した上で被告ソフトウェアを開発した，③何らかの事情により，原告ソフトウェアのｍｄｂデータベースのフィールド名に関する情報が公開されていたという事情が考えられる。前記①が唯一の要因であるとすれば，被告ソフトウェアの独自性は著しく低いと判断される。
ｍｄｂファイルはＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡｃｃｅｓｓで開くことができるため，原告ソフトウェアが生成するｍｄｂファイルのレコード名（テーブル名）やフィールド名を調べることは比較的容易である。ただし，各フィールドがどのようなセマンティクスを持つのかを正確に把握することは容易なことではない。
類似箇所５について
クリティカルセクションに関する処理は定型的であること，クリティカルセクションに関する処理は字幕制作に特化したものではないこと，同一人物が同じ発想で実装することが不可能ではないと考えられることなどの事情から，ソースコードが似てしまうのはやむを得ないと考えられ，類似箇所５とそれに対応する被告ソフトウェアのソースコードの一致から被告ソフトウェアを開発する際に原告ソフトウェアを参照したとは推定することはできない。
ア被告ソフトウェアのソースコードには，少なくとも５か所に「ＳＤＢ」という文字が表示されていた。（甲５１の１ないし５）


イ   原告ソフトウェアには，「．ｘｌｓｘ」（平成１９年以降のバージョンの拡張子）形式のＥｘｃｅｌファイルをエクスポートする際に「．ｘｌｓ」（同年以前のバージョンの拡張子）形式でエクスポートするという不具合が存在していたところ，平成２５年に発売された被告ソフトウェアにも同様の不具合が存在していた。（甲１７，１８，乙４）
鑑定人は，前記の現象が生じた原因として考えられるものとして，①被告ソフトウェアの開発環境が何らかの理由で古く，Ｅｘｃｅｌ２００７よりも古いバージョンのＥｘｃｅｌがインストールされていた，②Ｅｘｃｅｌ２００７以降のバージョンがインストールされていた場合の問題点に被告ソフトウェアの開発者が気付いていなかった，③Ｅｘｃｅｌ２００７以降でデフォルトの拡張子が「．ｘｌｓｘ」に変更されたことを被告ソフトウェアの開発者が知らなかった，④被告ソフトウェアのテストを十分に行っていなかったという事情を挙げるとともに，前記の現象を根拠として被告らが原告ソフトウェアを参照ないし複製したと主張するのは無理があるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔３４，３５頁〕）原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは，Ｅｘｃｅｌの言語設定を英語にした上でＥｘｃｅｌファイルをエクスポートすると，いずれもハングアップするという現象が生じた。（甲６２）
鑑定人は，前記の現象が生じた原因として考えられるものとして，①Ｅｘｃｅｌの編集言語が日本語以外に設定されたとき，ルビに関するインターフェイスが利用不可になるという仕様を原告と被告らの開発者が知らなかった，②原告と被告らはＥｘｃｅｌの編集言語が日本語以外に設定されている環境でソフトウェアのテストを実施しなかった，③原告と被告らの開発者はともにエラー処理への対応を十分にコーディングしていなかったという事情を挙げるとともに，前記の現象を根拠として被告らが原告ソフトウェアを参照ないし複製したと主張するのは無理があるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔３８，３９頁〕）
原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは，エクスポート先をＣ：￥に設定した上でＥｘｃｅｌファイルをエクスポートすると，いずれもハングアップするという現象が生じた。（甲６３）
鑑定人は，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアでは，前記の現象が発生する原因が異なっていて，前記の現象を根拠として被告らが原告ソフトウェアを参照ないし複製したと主張するのは無理があるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔４０，４１頁〕）
原告ソフトウェアで字幕表示位置の初期値を「縦右」にしたファイルを作成しエクスポートした後，それを原告ソフトウェアと被告ソフトウェアにインポートした場合，どちらも「横書」の設定でインポートされるという不具合が生じた。（甲６０）
原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは，字幕表示位置を縦書，右側寄せに設定した場合，ピリオドの表示位置が通常あるべき位置からずれるという現象が生じた。（甲６４，６５）
鑑定人は，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアで文字の表示位置を左下から右上に移動させる処理が大きく異なっていることなどから，前記の現象を根拠として被告らが原告ソフトウェアを参照ないし複製したと主張するのは無理があるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔４６，４７頁〕）ウ本件ソースコードと被告ソフトウェアのソースコードでは，字数の長い変数や定数の定義が完全に一致している箇所が３か所あったほか，「Ｑｕｏｔａｔｅ」と記載すべきところを「Ｑｕａｔａｔｅ」としている誤記が一致していた。（甲１９）
本件ソースコードと被告ソフトウェアのソースコードでは，「円周率（ＶＣ７はｍａｔｈ．ｈに定義有り）」という無意味なコメントが一致していた。
（甲２０，２１）
鑑定人は，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアにはスペルミスがあるが，これらのスペルミスは，いずれかのソフトウェアのみに存在するものが多く，両者のソフトウェアで共通するものは圧倒的に少ないことから，スペルミスの共通性を根拠として被告らが原告ソフトウェアを参照ないし複製したと主張するのは無理があるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔２８頁〕）エ原告ソフトウェアにおいて，ルビを「ＩＴＡＬＩＣ＿ＳＹＮＣ」，「ＩＴＡＬＩＣ＿ＡＳＹＮＣ」と設定し，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂでエクスポートし，それを原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアにインポートした場合，それらのルビが消えるという現象が生じる。ＥＶＣ－５００にインポートした場合には，それらのルビが消えることはなかった。（甲１１０の１ないし５）
オ原告は，被告ソフトウェアのソースコード等を対象として証拠保全の申立てをし（千葉地方裁判所松戸支部平成２５年（モ）第３１号），平成２５年３月８日付け証拠保全決定に基づき，同年４月４日，被告フェイスの松戸事務所において証拠保全手続が実施された。被告フェイスは，被告ソフトウェアのソースコードの一部を任意で開示したが，被告ソフトウェアのソースツリーに表示された「Ｄｒａｗ」以下に含まれるデータについては，いわゆるライブラリであり，被告フェイスの他のソフトウェアも参照するものであるとして，開示を拒否した。（甲２６，２７，乙４）
原告は，平成２５年４月６日時点で被告フェイスが販売している被告ソフトウェアのソースコードのうち，Ｃ＋＋言語で記述された周辺機能のライブラリ部分に含まれる１３のプログラムのソースコードを対象とする証拠保全の申立てをし（千葉地方裁判所松戸支部平成２５年（モ）第５０号），同年５月１０日付け証拠保全決定等に基づき，同月１７日，被告フェイスの松戸事務所において証拠保全手続が実施された。当該手続は，対象となるソースコードについては更新日時が同年４月６日以前のものは存在しないことを理由として，検証不能により終了した。（甲２８，２９，乙４）カ被告ソフトウェアの開発環境（ＶｉｓｕａｌＳｏｕｃｅＳａｆｅ）には，ソース管理ツールの出力ウィンドウに「操作は…正常に完了しました。」という表示があった。（甲２２の４）
被告ソフトウェアのＰｌｕｇ．ｄｌｌファイルやＰｒｏｊｅｃｔ．ｄｌｌファイルは，平成２５年から平成２６年の間に，ファイルバージョンが更新された。（甲６８）


被告フェイスは，被告ソフトウェアの機能が更新される都度，その修正事項や追加事項についてのリリースノートを公表していた。（甲４４）キ原告ソフトウェアの価格は，平成２４年７月時点で，基本編集機能につき２８万円（税抜価格。以下同じ。），高等編集機能につき１９万円，データインポートオプション（４項目）につき１項目当たり９万８０００円，データエクスポートオプション（１２項目）につき１項目当たり９万８０００円から２９万８０００円であった。なお，被告ソフトウェアに対応する機能の価格を合計すると，消費税率を５パーセントとした場合の税込価格は９０万７２００円となる。（甲１４，４３）
他方，被告ソフトウェアの基本バージョンは１５万円であり，実際に販売された被告ソフトウェアのドングル版の価格はその機能に応じて１０万円から３０万円程度である。（甲１５，弁論の全趣旨－被告準備書面１７別紙）ク被告ソフトウェアのソースコードは，Ｃ＃言語（拡張子が「．ｃｓ」のファイル）とＣ＋＋言語（拡張子が「．ｃｐｐ」のファイル）の二つの言語で構成されており，Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語で書かれたソースコードも多数含まれていた。（甲２２の１及び２，弁論の全趣旨）
鑑定人は，「Ｖｉｓｕａｌｓｔｕｄｉｏ」を用いた開発において，Ｃ＋＋言語とＣ＃言語を使い分けることは合理的な選択であるし，Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語はそれらの橋渡しをするものであるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔５２頁〕）
ケ被告ソフトウェアの開発環境は，「ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００５」であったところ，この開発環境はＷｉｎｄｏｗｓ７までのＯＳにしか対応しておらず，平成２３年から試用版が提供され，平成２４年１０月に発売された次世代のＷｉｎｄｏｗｓ８では動作しなかった。（甲５３，弁論の全趣旨）鑑定人は，被告らが「Ｖｉｓｕａｌｓｔｕｄｉｏ２００５」を開発環境とした理由は不明であるが，あえて推測すれば，①被告らが「Ｖｉｓｕａｌｓｔｕｄｉｏ２００５」のライセンスを既に所有しており，新バージョンのライセンスを購入するコストを節約したかった，②他の開発プロジェクト等で「Ｖｉｓｕａｌｓｔｕｄｉｏ２００５」を使用していたため，新バージョンの「Ｖｉｓｕａｌｓｔｕｄｉｏ」の開発環境との共存が難しかった，③開発者が最も使い慣れている開発環境が「Ｖｉｓｕａｌｓｔｕｄｉｏ２００５」及び「．ＮｅｔＦｒａｍｅｗｏｒｋ２．０」であった，④被告ソフトウェアの開発が始まったとされる時期よりも前に，何らかの理由によりＣ＃言語及び「．ＮｅｔＦｒａｍｅｗｏｒｋ」でソフトウェアの開発を開始していた，⑤被告ソフトウェアの開発において，開発環境をアップグレードすることによって得られるメリットが少なかったという事情が考えられるとの意見を述べた。（鑑定の結果〔５４ないし５６頁〕）
アＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，字幕データや設定情報等を格納するための書式であり，その書式に具体的な字幕データ等が上書きされて出来上がるデータがｍｄｂファイルである。ｍｄｂファイルは，字幕制作者や映像制作者の間で字幕データ等のファイルの一つとして一般的に使われている。（弁論の全趣旨）
イ原告ソフトウェアでは，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは「ＳＳＴ」のアプリケーションに関連する。Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのデータの扱いには約６０００行のソースコードが関連している。（甲５７，７５，７６の１及び２，１０４）
ウＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡｃｃｅｓｓのデザインビューで開くと，各テーブルのフィールド名やデータの型等を確認することができる。（甲４８，５０）
エＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのｓｒｔＦｏｒｍａｔフィールドは，以下のとおり使用される。（甲１１１（枝番を含む。以下同じ。）ないし１１６）
●（省略）●
カ原告ソフトウェアで作成した字幕ファイルをＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂでエクスポートした後，それをＥＶＣ－５００にインポートすると，字幕位置を「横下中頭」，「横下中末」及び「縦右行頭」とした場合には互換性を有していたが，それ以外の設定では互換性を有していなかった。他方，被告ソフトウェアでは完全に互換性を有していた。（甲１０７の１ないし４，１２５，乙２６）


キ原告ソフトウェアにおいて，ルビを「ＩＴＡＬＩＣ＿ＳＹＮＣ」，「ＩＴＡＬＩＣ＿ＡＳＹＮＣ」と設定し，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂでエクスポートし，それを原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアにインポートした場合，それらのルビが消えるという現象が生じるが，ＥＶＣ－５００にインポートした場合には，それらのルビが消えることはなかった。（前記）２争点１（本件ソースコード等についての被告らによる使用等の有無）について前記１によれば，本件ソースコードについて，鑑定対象とされた３００組のソースコードのペアにおいて，共通性や類似性が疑われる箇所は類似箇所１ないし５のみであったこと，本件鑑定の手法に不合理な部分は認められないことが認められ，また，本件ソースコードについて被告らによる使用等の根拠として原告が主張する事実は，そもそも被告らによる使用等を推認させるとはいえないとの意見を鑑定人が述べたものがあるほか（前記１その内容から，いずれも被告らによる本件ソースコードの使用等を直接裏付けるものとはいえない。更に，後記ウのとおり，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに関する原告の主張は採用することはできない。
これらを総合すれば，鑑定において類似箇所として指摘された部分である類似箇所１ないし５は別として，本件ソースコード全体やＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに関して原告が主張する情報，前記類似箇所以外の本件ソースコードの一部について，被告らによる使用等はなかったと認めるのが相当である。
類似箇所１ないし３について
類似箇所１ないし３について，本件ソースコードの被告らによる使用等があったと認められる。そして，Ｂが，原告ソフトウェアの開発に携わった者の一人であり，被告ソフトウェアについて実際の開発，制作を担当したこと（前提事実）及び弁論の全趣旨から，Ｂは，被告ソフトウェアの開発の際，本件ソースコードの類似箇所１ないし３に対応する部分を使用して被告ソフトウェアを制作等し，もって，類似箇所１ないし３を被告フェイスに対して開示し，また，被告フェイスにおいてそれを取得して使用したと認められる。
類似箇所４について
前記よれば，類似箇所４については，被告ソフトウェアのデータベースで用いられている５２件のフィールドの名前が原告ソフトウェアのデータベースで用いられているものと同じであると指摘されており，被告らもＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの複製について認めていることに照らせば，類似箇所４については，類似箇所１ないし３についてと同様の理由から，Ｂから被告フェイスに対する開示及び被告フェイスによるその使用があったと認められる。
類似箇所５について
鑑定において，前記
理が定型的なものであることなどからソースコードが似てしまうのはやむを得ないなどとして，ソースコードの一致から，被告らが被告ソフトウェアを開発する際に原告ソフトウェアを参照したと推定することはできないとされた。そして，他に類似箇所５を被告らが使用等したことを的確に裏付ける証拠はない。
これらによれば，類似箇所５についての被告らによる使用等は認められない。
類似箇所１ないし５以外について
ア本件ソースコード全体について
原告は，被告ソフトウェアに原告ソフトウェアで使用されているｓｄｂ形式の字幕データベースが実装されていること，被告ソフトウェアと原告ソフトウェアに共通したバグが存在していることなど，第２の４争点１に関する当事者の主張）の（原告の主張）ア記載のとおりの事実を主張して，本件ソースコード全体について被告らによる使用等があると推認することができると主張する。そして，前記主張に関連する事実として，前記アないしケの事実が認められる。
しかしながら，前記で認定した事実のうち一部（前記ケ）について，鑑定人は，それらの事実からは被告らによる使用等を推認できないという意見を述べていることや，，類似箇所１ないし５以外に類似はないとした鑑定の手法に不合理な点がないこと，前記ないしケの事実は被告らによる使用等を直接裏付けるものとはいえないこと等を踏まえれば，原告の主張する事実によって本件ソースコード全体について被告らによる使用等があったと推認するには足らない。したがって，原告の前記主張は採用できない。
イＳＴＴＤＢ．ｃｐｐファイル全体について
原告は，類似箇所４に関連して，フィールド名だけでなく，ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐファイル全体について，被告らによる使用等があったと主張する。しかしながら，前記のとおり，鑑定においても，類似箇所４についてはフィールド名の一致が指摘されるにとどまり，本件ソースコードと被告ソフトウェアのソースコードとの間には類似箇所１ないし５以外に一致ないし類似している箇所はなかったとされた。これらによれば，ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐファイル全体について被告らによる使用等があったとは認められず，原告の前記主張は採用できない。
ウＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂについて
原告は，被告ソフトウェアが原告ソフトウェア（Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ）と互換性を有している事実等から，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスについて被告らによる使用等があったことが推認されると主張する。
しかしながら，前記ア，ウ及びオのとおり，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに具体的な字幕データ等を上書きしたファイルであるｍｄｂファイルは字幕製作者等の間で字幕データのファイルの一つとして一般的に使われているものである。そして，ｍｄｂファイルを市販されているＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡｃｃｅｓｓで開くと，フィールド名に分かりやすい名前が付されている場合には，その名前から内容を容易に把握することができるし（甲５０），
そうでない場合であっても，例えば，●（省略）●


そうすると，ｍｄｂファイルのフィールド名から内容を把握できなくても，ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡｃｃｅｓｓという市販されているソフトウェアによって，そのフィールドにおける字幕データの入力内容を変化させ，その変化に対して前記の数字や文字列がどのように変化するかを確認することができ，この確認に基づいて字幕データとｍｄｂファイルで各フィールドに表示される数字や文字列の関係を把握することが可能であると認められる。そして，その把握を基礎として，字幕データが各指定項目において変化してもｍｄｂファイルと同様の字幕を表示することができるような独自のソースコードを開発して，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂと互換性を有することとなるようにプログラムを作成することが可能であると認められる。原告と関係なく開発されたと考えられるＥＶＣ－５００が一定の範囲ではあるが，原告ソフトウェア（Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ）と互換性を有することも，このことを裏付けるといえる。上記のような開発は，本件で営業秘密と主張されているソースコード等を使用したものとはいえない。なお，ＥＶＣ－５００には項目によっては互換性を有しないものもあるが，どの範囲において互換性を有することとするかは開発者の方針に従って定められるものであり，ＥＶＣ－５００が互換性を有しない項目について，前記に述べた方法で開発をすることが不可能であることを認めるに足りる証拠はないから，ＥＶＣ－５００が全ての項目において互換性を有しないとしても，前記の認定を左右するものではない。鑑定人も，前記のとおり，類似箇所４とそれに対応する被告ソフトウェアのソースコードの一致が生じた原因として，被告らがｍｄｂデータベースの構造を解析し，フィールド名を抽出した上で被告ソフトウェアを開発した可能性を指摘するとともに，このような開発がされた場合には類似箇所４とそれに対応する被告ソフトウェアのソースコードの一致から被告ソフトウェアの独自性が低いとは判断できないとしている。なお，鑑定人はフィールドが持つセマンティクスを正確に把握することは容易ではないという意見も述べているが（前記），原告ソフトウェアにおけるソースコードの具体的な内容そのものを把握することは困難であったとしても，互換性を有することとなるように被告らが独自にソースコードを開発することは前記のとおり可能であったと認められる。また，原告は，原告ソフトウェアにおいて，ルビを「ＩＴＡＬＩＣ＿ＳＹＮＣ」，「ＩＴＡＬＩＣ＿ＡＳＹＮＣ」と設定し，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂでエクスポートし，それを原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアにインポートした場合には，それらのルビが消えるという共通の現象が生じると主張する。しかし，仮にそのような現象が認められるとしても，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアはいずれもＢが開発に関与したものであり，Ｂが自らの手法の一つとして「ＩＴＡＬＩＣ＿ＳＹＮＣ」を制御文字列に使用することはあり得るのであり（被告らは，被告ソフトウェアについて可能な限り原告ソフトウェアと互換性を有するように開発していたところ，原告ソフトウェアの開発者でもあったＢは，原告ソフトウェアの開発の際にｍｄｂファイルでシンク機能を実現するために「ＩＴＡＬＩＣ＿ＳＹＮＣ」という造語を制御文字列として使った記憶があったため，被告ソフトウェアの開発の際にも同様の機能を有することにしたと主張する。），それらによってＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスの被告らによる使用等を認めるには足りない。
以上によれば，被告ソフトウェアが原告ソフトウェア（Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ）と互換性を有している事実は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスについての被告らによる使用等を推認させるものではない。したがって，原告の前記主張は採用できない。
小括
以上によれば，本件ソースコード等のうち，類似箇所１ないし４について，Ｂの被告フェイスに対する開示及び被告フェイスによるその使用等があったと認められるが，その余の部分についての被告らによる使用等は認められない。３争点２（本件ソースコード等についての被告らによる使用等の不正競争行為該当性）について
類似箇所４は，ソースファイル「ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ」のフィールド名であり，これについて被告らによる使用等が認められるところ，原告は，前記フィールド名については原告の営業秘密であるとの主張はしておらず（原告第９準備書面の２２頁），前記２において被告らによる使用等が認められた部分のうち，類似箇所１ないし３についての営業秘密性及び不正競争該当性について，以下検討する。
争点２－１（営業秘密性）について
ア前記   のとおり，類似箇所１ないし３はいずれも本件ソースコードの一部を構成するものである。そして，原告が開発，制作して販売している原告ソフトウェアに係る本件ソースコードの全体は原告の営業秘密であると認められるところ，ソースコードはそれぞれの構成部分が相互に関連したり作用したりしながら一定の動作を実現するものであることに照らせば，特段の事情がない限り，本件ソースコードの構成部分である類似箇所１ないし３も原告の営業秘密であると認めることが相当である。
そして，類似箇所１ないし３は本件ソースコードにおける変数名，型名，注釈等を宣言するものであるところ，それらが本件ソースコードの他の部分と異なって管理されていたとは認めるに足りない。また，それらは本件ソースコードにおいて様々な形で利用され，多岐にわたる機能に影響を及ぼす有用なものであるといえるし，被告らも将来的な機能の拡張に対応するという観点に照らして型名が選択される場合もあると主張しており（被告準備書面（１３），１９頁），型名の選択も有用性を肯定し得る。さらに，類似箇所１とそれに対応する被告ソフトウェアのソースコードはそれらの字幕データの標準値（変数名）をパブリック・メンバ変数（公開変数）に格納している点も一致しており（鑑定の結果〔４頁〕），ソースコードにおいて変数を公開とするか非公開とするかという情報もその開発に際して技術的に有用なものであることは当業者が知り得る技術常識であるといい得る。これらの内容について，後記イのとおり外部に全て明らかであったとはいえず，その他公然と知られていたことを肯定するような事情は見当たらない。これらによれば，本件で特段の事情はなく，類似箇所１ないし３は，いずれも原告の営業秘密であると認められる。


イこれに対し，被告らは，類似箇所１については原告ソフトウェアのユーザーが字幕表示パターンの設定を行う際に使用するダイアログ（表示画面）で確認することができるから秘密にする意味がなく，変数の定義の仕方としても一般的なものであると主張する。しかし，ダイアログ（表示画面）から認識できるのはその設定項目のみであり，型名についてはｍｄｂファイルを開いてもそれを完全に把握することまでは困難である可能性があり（甲４９，５０），変数名及び注釈や変数を公開とするか非公開とするかという情報については，ソースコードを見ない限り，ソースコード中でどのように宣言されているのかはユーザーから認識することはできない。また，被告らは，類似箇所２，３についてもこれらは演算子のオーバーロードであって定型的な処理であるなどと主張するが，前記と同様に，具体的なソースコードの記載内容はソースコードを見ない限りユーザーから認識できない。これらによれば，類似箇所１ないし３が営業秘密ではないとする被告らの主張は採用できない。
争点２－２（不正競争該当性）について
ア原告は，原告代表者が著作権を買い受けた字幕制作ソフトウェア「ＳＳＴ」を改良することとし，開発を進めて原告ソフトウェアを制作した。Ｂは，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった者の一人であり，前記の開発，制作に当たり，原告との間で，勤務場所を原告の本社とし，勤務時間を午前１１時から午後５時をコアタイムとし，休憩時間を午前１２時から午後１時とする１日８時間として，基本給を時間制で定め，勤務の翌々月の１５日に１か月分の賃金を受け取る契約を締結してい）。
Ｂは，その後，被告フェイスからの業務委託に基づき被告ソフトウェアのイ原告ソフトウェアが開発されるに至った経緯や原告ソフトウェアの開発の際のＢの勤務の形態等に照らしても，原告ソフトウェアの開発，制作は原告の指示に基づきされたといえるものであり，本件ソースコードは原告が保有すると認められる。そして，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった者の一人であるＢは，類似箇所１ないし３が本件ソースコードの一部であることや，販売用ソフトウェアのソースコードという本件ソースコードの性質やその開発等の経緯等から，それが原告が保有する営業秘密であることを認識できたといえる。
これらを考慮すると，Ｂが原告ソフトウェアと販売上も競合する被告ソフトウェアを開発，制作するに当たって類似箇所１ないし３を使用したことは，原告から示された営業秘密を，図利加害目的をもって被告フェイスに開示したものと認めることが相当である（不競法２条１項７号）。被告フェイスは，被告ソフトウェアが原告ソフトウェアと同種の製品であり，字幕データファイル等について互換性を有するという特徴を有するものであることや，上記のような機能を有する被告ソフトウェアの開発を具体的に行うＢが原告ソフトウェアの開発に携わった者の一人であったことは認識していたと認められる。これらのことから，被告フェイスは，被告ソフトウェアの具体的な開発を委託したＢによる被告ソフトウェアの開発過程等において違法行為が行われないよう特に注意を払うべき立場にあった。不競法２条１項８号にいう重過失とは，取引上要求される注意義務を尽くせば容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらずその義務に違反した場合をいうところ，被告フェイスにおいて，前記の事情に照らせば，前記の注意義務を尽くせば被告ソフトウェアの開発過程等においてＢの不正開示行為が介在したことが容易に判明したといえ，被告フェイスは，少なくとも重過失により，原告の営業秘密である類似箇所１ないし３をＢから取得し，それらを被告ソフトウェアに用いて販売したと認めるのが相当である（不競法２条１項８号）。
Ａについて，被告ソフトウェアの開発，制作に当たって，具体的な本件ソースコードを被告フェイスに開示した事実を認めるには足りないし，その他，Ａにおいて，不正競争行為となる事実を認めるに足りる証拠はない。したがって，Ａについて，不正競争行為は認められない。
イ被告らは，類似箇所１ないし３が被告ソフトウェアのソースコードと一致ないし類似するに至った原因は，Ｂが，原告ソフトウェアを開発するに際してライブラリの選択等のために独自に自らのパソコンで作成し，そのパソコンに残っていた簡易な評価プログラムやそのプログラムに含まれる変数定義部分を被告ソフトウェアの開発の際にも参照したことにあり，そのような行為は非難されるべきものではないなどと主張する。
しかしながら，同事実関係を裏付ける証拠はない。また，前記の評価プログラムは，それが作成，使用されたとしても，その評価の対象となる本件ソースコードの存在を前提として作成，使用されたものと考えられ，変数定義部分が前記評価プログラムの作成又は使用によってＢのパソコンに残っていたとしても，それが本件ソースコードの一部である以上，前記に述べたところと同様の理由により，原告から示された営業秘密であるとするのが相当であり，また，Ｂにおいて，そのことを認識することができたといえる。これらに照らせば，被告らの主張は，Ｂにおいて類似箇所１ないし３を被告ソフトウェアの開発の際に使用する行為が不競法２条１項７号にいう不正競争に該当するなどの前記結論を左右するものではない。
小括
以上の検討によれば，Ｂの行為は不競法２条１項７号の不正競争に，被告フェイスの行為は不競法２条１項８号の不正競争にそれぞれ該当する。
４営業上の利益の侵害又はそのおそれの有無
前記３のとおり，原告の営業秘密である類似箇所１ないし３についてＢ及び被告フェイスの不正競争行為が存在しているから，それらを使用する被告ソフトウェアの製造や販売によって，原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあると認められる。
したがって，原告は，不競法３条１項及び２項に基づき，Ｂ及び被告フェイスに対し，類似箇所１ないし３が使用された被告ソフトウェアの製造等の差止め及び廃棄を求めることができる。また，被告らによる使用等がされた部分に照らせば，原告ソフトウェアを構成するソースコードの全体について使用等のおそれがあると認めるには足りないが，そのうちの類似箇所１ないし３のソースコードである別紙物件目録２－２記載のソースコードについては，使用等のおそれがあり，その使用等が不正競争行為になるから，原告は，Ｂ及び被告フェイスに対し，その使用等の禁止及び同ソースコードを記録した記憶媒体の廃棄を求めることができる。
５争点３に関する判断
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実が認められる。ア平成２５年２月から平成３０年１月までにおける被告ソフトウェアについて，①ソフトウェアの利用にドングルというハードウェアキーが必要であ
るドングル版のソフトウェアの販売数が●（省略）●
イ被告ソフトウェアのドングル版とオンライン版は，システム要件，基本編集機能，インポート／エクスポート機能及び対応映像フォーマットのいずれの機能においても差異はない。（甲１３８）
ウ原告ソフトウェアの価格（税抜価格）は，平成２４年７月時点で，①基本編集機能２８万円，②高等編集オプション１９万円，③データインポートオプションは一種類のインポート機能につき９万８０００円，④データエクスポートオプションは一種類のエクスポート機能につき９万８０００円から２９万８０００円である。（甲１４）


エ原告の取引先は，制作会社や官公庁が約１３２団体であり，個人の翻訳家が約２５００人である。（乙４１）
オ原告は，平成２５年３月から，原告ソフトウェアの廉価版である「ＳＳＴＧ１Ｌｉｔｅ」を１４万２０００円（税抜価格）で販売している。（乙５，４２）
原告は，平成２７年２月から，原告ソフトウェアについて，翻訳学校や大学，専門学校等における教育用として，「ＮｅｔＳＳＴＧ１Ｓｃｈｏｏｌ」を１万９８００円（年間利用者２０名以上の場合）又は２万４８００円（年間利用者２０名未満の場合）で販売を開始した。前記ソフトウェアは教育用であり，業務用に利用することは禁じられているが，業務用の原告ソフトウェアと基本的な機能は同一である。（甲１４１）
不競法５条１項に基づく請求
ア被告ソフトウェアの譲渡数量
前記のとおり，被告ソフトウェアの販売数は，主として業務用として
利用されるドングル版が●（省略）●
ここで，オンライン版とスクール版の前記個数については同一顧客によって更新された回数が含まれているところ，オンライン版とスクール版については，価格（更新の価格も含む。）がドングル版に比較して相当安価に設定されていて，同一顧客による同内容のソフトウェアの継続利用とその更新を前提としている部分があると認められる。このことに原告ソフトウェアの価格から推測されるその利用方法を考慮すると，本件においては，オンライン版とスクール版については，不競法５条１項にいう「譲渡数量」としては，同一顧客に対する販売を１個とすることが相当であるというべきである。したがって，不競法５条１項における被告ソフトウェアの譲渡数量は，ドングル版が●（省略）●であると認めるのが相当である。
イ原告ソフトウェアの単位数量当たりの利益の額
前記ウのとおり，主として業務用に利用される原告ソフトウェアの価格は，基本編集機能を搭載したもので２８万円である。また，前記オのとおり，主として教育用に利用される原告ソフトウェアの価格は，割引を考慮しない場合は２万４８００円である。
そして，平成２１年から平成２３年までの間及び平成２７年について，減価償却費や人件費を控除して算出された原告商品の利益率は，最も利益率が低い期間の利益率においても５３．２パーセントを超えること（甲３８の２，甲１３３）及び弁論の全趣旨から，原告ソフトウェアの限界利益の利益率は，少なくとも４０パーセントであると認められる。
以上によれば，主として業務用に利用される原告ソフトウェアの前記利益の額は１１万２０００円（２８万円×０．４），主として教育用に利用される原告ソフトウェアの前記利益の額は９９２０円（２万４８００円×０．４）であると認められる。
これに対し，原告は，原告ソフトウェアの価格は９０万７２００円であると主張する。しかしながら，前記
廉価版である「ＳＳＴＧ１Ｌｉｔｅ」を１４万２０００円で販売している。また，９０万７２００円という金額は高等機能オプションやデータのインポート／エクスポートオプション等の大部分を搭載した場合における金額であるところ，前記のとおり，原告ソフトウェアを利用する顧客の中には個人の顧客もかなりの割合で存在しており，そのような個人の顧客が基本編集機能に加えてそれらのオプションを搭載したものを購入しているか否かは証拠上明らかではなく，むしろ，証拠（乙５，４２）によれば個人の顧客の９７パーセントは基本編集機能のみを購入していることがうかがわれる。したがって，原告の前記主張は採用できない。
ウ小括
前記ア及びイによれば，以下の計算式のとおり，主として業務用に利用されるソフトウェアの関係では２６５４万４０００円が原告の損害額と推定され，主として教育用に利用されるソフトウェアの関係では１１２３万９３６０円が原告の損害額と推定される（合計３７７８万３３６０円）。
（計算式）
●（省略）●
エ推定覆滅事由についての検討
前記３のとおり，被告ソフトウェアに関連し，原告の営業秘密である類似箇所１ないし３についてＢ及び被告フェイスの不正競争行為が認められる。ここで，類似箇所１ないし３はいずれも変数定義部分等であり，ソフトウェアの動作に不可欠な有用な部分ではあるが，ソフトウェアの画面表示，インターフェイスや動作といったソフトウェアの利用者に関係する機能等の制御に直接的に関係する部分ではなく，また，類似箇所１ないし３の内容に照らし，それらが被告ソフトウェアに対して他のソフトウェアでは一般的とはいえない特別の動作をもたらすものであるとは認められない。他方，前記１とおり，原告ソフトウェアと被告ソフトウェアのソースコードは，類似箇所１ないし５以外に類似している箇所があるとは認められず，ソフトウェアの利用者に関係する機能等の制御に直接的に関係する部分については原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの間に共通する部分は存在していないともいえる。
これらを考慮すると，被告らの不正競争行為が被告ソフトウェアの利用者に関係する機能を同種のソフトウェアに関する機能と大きく異なるものにしたとは直ちにはいえず，被告ソフトウェアの売上げは，基本的には，被告ソフトウェアの不正競争行為ではない行為により作成された機能に基づく商品としての価値や被告フェイスの営業努力等によって実現されていたとするのが相当である。
以上によれば，被告ソフトウェアの譲渡数量のうちの相当程度の数量の原告ソフトウェアについて，原告が販売することができなかった事情があると認めるのが相当であり，以上のほか，本件にあらわれた一切の事情を総合的に勘案すれば前記ウの推定は９５パーセントの限度で覆滅し，被告フェイス及びＢによる不正競争によって原告に生じた損害は，前記ウ記載の損害の５パーセントであると認めるのが相当である。また，弁護士費用としては，１０万円をもって相当と認める。
なお，被告らは，「おこ助」と称する字幕ソフトウェアがシェアを拡大しており，原告ソフトウェアとの競合品が存在していることが推定覆滅事由に該当するなど主張するが，前記「おこ助」の販売台数や機能等の詳細は明らかでなく，むしろ，証拠（乙３８，３９）によれば前記「おこ助」は主として聴覚障がい者向けの字幕制作のためのソフトウェアであることがうかがわれることに照らせば，前記「おこ助」が原告ソフトウェアの競合品であることを理由とした被告らの前記主張は認められない。
したがって，原告の損害は，以下の計算式のとおり，１９８万９１６８円であると認められる。なお，原告は，不競法５条２項に基づく請求もしているが，本件において，被告らの不正競争によって被告らが得た営業上の利益の額を認めるに足りる証拠はない。
（計算式）
３７７８万３３６０円×０．０５＝１８８万９１６８円１８８万９１６８円＋１０万円（弁護士費用）＝１９８万９１６８円
小括


平成２７年１月２８日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１３１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１２月１８日
判決
原告   株式会   社タイ   キ
訴訟代   理人弁   理士   長谷部     善太郎
同山   田泰之
同中   村理弘
被告   特許庁長官
指定代理人   蓮井雅   之
同山口     直
同松下     聡
同窪   田治彦
同内山     進
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１２－１８２４号事件について平成２６年４月４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）原告は，発明の名称を「化粧用チップ」とする発明について，平成２２年１月１８日に特許出願（特願２０１０－７７７７号。以下「本願」という。請求項の数は３である。）をしたが，平成２３年１０月２６日付けで拒絶査定を受けたので，平成２４年１月３１日，これに対する不服の審判を請求するとともに，手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）特許庁は，この審判請求を，不服２０１２－１８２４号事件として審理し，同年１０月１６日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「原審決」という。）をし，原審決の謄本を，同月３０日，原告に送達した。
原告は，同年１１月２８日，知的財産高等裁判所に対し，原審決の取消しを求める訴えを提起し，同裁判所は，これを平成２４年（行ケ）第１０４１２号審決取消請求事件として審理した上，平成２５年８月９日，原審決を取り消すとの判決を言い渡し，同判決は，その後，確定した。
特許庁は，不服２０１２－１８２４号事件についてさらに審理した上，平成２６年４月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下，単に「審決」という。）をし，審決の謄本を，同月２２日，原告に送達した。原告は，同年５月２２日，審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項１の記載は次のとおりである（甲２。この請求項に係る発明を，以下「本願発明」という。また，本願の明細書を，以下「本願明細書」という。）。
【請求項１】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって，支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
３審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，実願昭６０－２０３０６４号（実開平２－１１２２１１号）のマイクロフィルム（以下「引用刊行物１」という。），実願平５－５５８８９号（実開平７－２４２１３号）のＣＤ－ＲＯＭ（以下「引用刊行物２」という。）及び特開２００３－１８９９２９号公報（以下「引用刊行物３」という。）に記載の各発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，本願は，他の請求項について言及するまでもなく拒絶すべきであるというものである。審決が，上記結論を導くに当たり認定した引用刊行物１に記載の発明（以下「引用発明」という。）の内容，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明の内容
「塗布体の先端部を丸みをおびた形状にしてなる化粧用塗布具であって，軸の一端部に連続気泡のウレタンフォームの塗布体が設けられた化粧用塗布具。」
イ一致点
「塗布部先端の端縁部を有する化粧用チップであって，支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が設けられた化粧用チップ。」である点。
ウ相違点
相違点１
化粧用チップの塗布部先端の端縁部を，本願発明では，「直線状又は平面状にしてなる」のに対し，引用発明では，丸みをおびた形状にしてなる点。
相違点２
支持具の一端に基材を設けるに当たり，本願発明では，「接着又はアウトサート成形されることにより設けられ」ているのに対し，引用発明では，「接着又はアウトサート成形されることにより設けられ」ているのか否か不明な点。
第３原告の主張
審決には，相違点１に係る本願発明の構成の容易想到性についての判断に誤りがあり，この誤りは審決の結論に影響するから，審決は取り消されるべきである。
１引用発明の認定の誤り
引用発明は，「塗布体の先端部を丸みをおびた形状にしてなる化粧用塗布具であって，軸の一端部に表皮として東洋ポリマー（株）製の商品名「ルビセル」の名で入手できる連続気泡のウレタンフォームの塗布体が設けられた，微粉末を圧縮成形などの手段により固化してなる白粉，頬紅，アイシヤドウなどの固形化粧料を皮膚などへ塗布する化粧用塗布具」と認定されるべきであり，審決による引用発明の認定には誤りがある。
確かに，引用刊行物１には，従来技術として，単に連続気泡のウレタンフォームよりなる化粧用塗布具が記載されている。しかし，同文献の全体を理解した当業者は，単にその従来技術のみを理解するのではなく，それを固形化粧料用として使用するには課題があり，従来技術どおりの化粧用塗布具を採用しないようにすること，その結果，同文献の実用新案登録請求の範囲に記載の固形化粧料用の化粧用塗布具とすることを理解する。
また，引用刊行物１の実用新案登録請求の範囲に記載の化粧用塗布具は，固形化粧料用として使用するときの課題を解決したものであって，それ以外の化粧料を使用することまで考慮していないことも当業者は理解できる。そうすると，仮に，従来技術のみを引用発明として認定するとしても，併せてその化粧用塗布具が固形化粧料用であることも認定する必要があり，審決には，これを看過した点で誤りがある。
２引用発明と引用刊行物２に記載の発明との組合せの誤り審決は，引用刊行物２に記載の発明を「筆先の先端部を略平面状にした紅筆。」（以下「引用発明２」という。）と認定した上，引用発明と引用発明２とは互いに技術分野が共通し，これらの発明を組み合わせることができる旨判断した。


しかるに，引用発明の化粧用塗布具は，微粉末を圧縮成形などの手段により固化してなる白粉，頬紅，アイシャドウなどの固形化粧料を塗布するためのものである。これに対し，引用発明２の紅筆は，エマルション型や油性型の化粧料である口紅を唇に塗布するためのものである。このため，両者は用途を交換することができず，このような使用の対象となる化粧料の種類，形態，用途の相違を無視して，技術分野が同一であるとはいえない。よって，引用発明の化粧用塗布具に，引用発明２の紅筆の形状を組み合わせることはできない。審決の上記判断には，引用発明の化粧用塗布具と引用発明２の紅筆の具体的な用途及びこれに基づく構造の違いを看過し，また，引用発明及び引用発明２が意図する分野を拡大解釈し，無理に上位概念化した結果，両発明の組合せが容易想到であるとした誤りがある。
３引用発明と引用刊行物３に記載の発明との組合せの誤り審決は，引用刊行物３には「化粧の塗布具の先端が略平面状に形成されている化粧の塗布具。」（以下「引用発明３」という。）が記載されていると認定し，当業者は，これと引用発明とを組み合わせることに容易に想到し得ると判断した。
しかるに，引用刊行物３に記載の発明は，合成樹脂製の多孔質スポンジ状材料を穂先とする成形品を塗布部材としたアイシャドウチップ等を従来技術とし，この従来技術の材質では経時による変化が大きく，変色したり硬化するなどの劣化のおそれがあるという課題を解決するために，繊維束を合成樹脂で接着して塗布具本体を形成するに際し，塗布具本体の外周部の硬度が中心部の硬度よりも高くなるよう接着するとともに，一方又は両方の端部の外周部を研削して塗布部とし，研削されない外周部を保持部としたことを特徴とする塗布具としたものである。
審決は，引用刊行物３に記載された発明のうち塗布具本体の形状のみを示して，引用発明と組み合わせることに容易に想到し得るとしているが，これは，引用刊行物３に記載された事項から都合の良い部分のみを取り出して組み合わせた，いわゆる後知恵である。審決には，引用刊行物３に記載された事項からあえて塗布具本体の形状のみを取り出して，引用発明と組み合わせる動機付けは示されていない。
むしろ，引用刊行物３に接した当業者は，引用発明の化粧用塗布具を包含する従来技術の化粧用塗布具に，上記のような材質面の課題が存在すると認識でき，これを解決するために，引用刊行物３に記載の繊維束を有する構造及び形状を備えた塗布具とすべきことを理解するとともに，引用刊行物１に記載の構造を備えた化粧用塗布具を採用すべきではないことを理解する。その結果，引用発明と引用刊行物３に記載された発明を組み合わせて想到できる化粧用塗布具は，本願発明の，支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップではない。
よって，審決の上記判断は誤りである。
４引用発明と周知技術との組合せの誤り
審決は，引用刊行物２及び３に加えて，さらに，特開平１０－１５５５４２号公報，特開２００５－２１２１５号公報，特開２００１－６３２６８号公報及び特開２００２－１７２０１９号公報（これらの４つの文献を併せて，以下「周知技術文献」という。）を示して，化粧用塗布具の先端の端縁部を直線状又は平面状とすることは本願の出願前に周知の技術であると判断している。しかしながら，周知技術文献に記載された発明は，いずれも用途及び材料の点で本願発明のものとは明らかに異なることを考慮すると，引用発明２及び３と同様のものとすることはできない。そのため，これらの文献を示して上記のように周知の技術とすることは不適切である。
仮に，この事項が周知であるとしても，個別の文献に記載された事項及び事情を全く無視して示された事項にすぎず，審決の判断は，本願発明の構成となるようにあえて組み合わせた，いわゆる後知恵である。よって，これらの周知とされる事項によっても，本願発明は，当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず，審決の上記判断は誤りである。
５本願発明の予測できない顕著な効果
本願発明は，単に細かい部分を塗布するのではなく，まぶたや二重の幅，目頭等の箇所に対して確実に意図したとおりに化粧料を塗布することができ，そのため，意図した太さで線を引くことができ，線を引く際の化粧料の伸びが良好で，より均一になめらかな線を描くことができるという効果を奏する。このような効果は，引用発明による効果や引用刊行物２及び３に記載の効果に対して別の予測できない顕著な効果である。
第４被告の主張
１引用発明の認定の誤りについて
審決は，引用刊行物１の従来技術に関する記載に基づいて，引用発明を認定した。
引用発明の認定に当たっては，刊行物の記載から，その技術的思想を過不足なく認定するものであるが，引用刊行物１の上記従来技術に関する記載から，ひとまとまりの技術的思想として審決の認定した引用発明を理解できることは，技術的に明らかである。表皮として特定の連続気泡のウレタンフォームの塗布体が設けられていることまで認定する必要はない。
そして，審決は，引用発明が，微粉末を圧縮成形などの手段により固化してなる白粉，頬紅，アイシャドウなどの固形化粧料を皮膚などへ塗布するものであることは理解した上で，容易想到性の判断を行っているから，何ら問題はない。
２引用発明と引用発明２との組合せの誤りについて化粧用塗布具において，所望幅の線を描いたり，細かい部分を塗ったりするために，塗布部分の端縁部を直線状又は平面状にすることは，技術常識である（以下，これを「本件技術常識」という。）。
引用発明と引用発明２の紅筆とは，いずれも化粧用塗布具である点で共通の技術分野に属する。そして，引用発明は，二重の幅に面状に化粧料を塗布したり，目頭の部分など細かな部分を塗布することを想定したものであるから，所望幅の線を引いたり，細かい部分を塗布することに係る課題が内在する。さらに，引用刊行物１に，軸の両端部に形状の異なる塗布体を設けることにより，一本の塗布具でいろいろな塗布内容に対応できるようにする点が記載されていることを踏まえれば，引用発明において，所望幅の線を引いたり，細かい部分に塗布する点に関してより好適なものとするために，本件技術常識に基づき先端部分の形状を工夫したことが明らかな引用発明２の紅筆を組み合わせる動機は，十分に認められる。
よって，審決の判断に誤りはない。
３引用発明と引用発明３との組合せの誤りについて引用刊行物３に記載の塗布具の形状が，本件技術常識と同様の機能を希求したものであることは，技術的に明らかである。


そして，引用発明と引用発明３の塗布具は，いずれもアイシャドウの塗布を用途としており，引用発明には，所望幅の線を引いたり，細かい部分を塗布することに係る課題が内在し，引用刊行物１に，軸の両端部に形状の異なる塗布体を設けることにより，一本の化粧用塗布具でいろいろな塗布内容に対応できるようにすることが記載されていることを踏まえれば，引用発明において，所望幅の線を描いたり，細かい部分に塗布する点に関してより好適なものとするために，先端部分の形状を工夫した引用発明３の塗布具を組み合わせる動機は十分に認められる。
原告は，引用刊行物３に触れた当業者は，引用発明の化粧用塗布具を含む従来技術の課題を解決するために，同文献に記載された構造及び形状の塗布具とするべきことに想到し，引用発明の構造を備えた化粧用塗布具を採用すべきではないことを理解すると主張する。
しかし，引用刊行物３に図示された先端形状はよく知られたもので，引用刊行物３の特許請求の範囲に記載された繊維束からなる塗布具に特有の形状ではなく，他の素材からなるものでも採用可能であることは技術的に明らかであって，当業者であれば，化粧用塗布具の先端形状を例示したものと容易に理解するはずである。
よって，引用発明において，引用発明３の塗布具の先端の形状が略平面状である点を適用することは，当業者にとって格別困難なことではなく，審決の判断に誤りはない。
４引用発明と周知技術との組合せの誤りについて
審決は，引用刊行物２及び３に加えて，周知技術文献を例示して，化粧用塗布具の先端の端縁部を直線状又は平面状にすることは周知の技術としている。このような周知の技術が，本件技術常識と同様の機能を希求したものであることは技術的に明らかであって，当業者であれば容易に理解できるから，引用発明に上記周知の技術を適用することは，当業者にとって格別困難なことではなく，その旨判断した審決に誤りはない。
５本願発明の予測できない顕著な効果について
本願発明の効果は，当業者が予測し得た程度のものであって格別なものではなく，その旨判断した審決に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１引用発明の認定の誤りについて
原告は，引用発明の認定に当たっては，①塗布体が表皮を備える点，②化粧用塗布具が固形化粧料用である点，を含めて認定すべきであり，審決による引用発明の認定には誤りがあると主張する（前記第３の１）。そこで，上記①及び②の各点について検討する。
塗布体が表皮を備える点（①）について
ア審決が引用発明の認定に当たって引用した引用刊行物１（甲３）の記載は，次のとおりである。
「産業上の利用分野
本考案は弾性を有する化粧用塗布具に関するものであり，主に固形化粧料を皮膚などに塗布する際に使用される。」（２枚目１０行目ないし１３行目）
「従来技術とその問題点
微粉末を圧縮成形などの手段により固化してなる白粉，頬紅，アイシヤドウなどの固形化粧料を皮膚などへ塗布するにあたり，刷毛に代つて連続気泡のウレタンフォームよりなる化粧用塗布具を使用することが多い。そのなかで狭い部分に塗布する場合には例えば第４図に示すように軸２１の両方の端部２２，２２にウレタンフォームよりなる塗布体２３，２３を具えた化粧用塗布具２４が用いられる。」（２枚目１４行目ないし３枚目７行目）
そして，審決は，第４図（次頁右上のとおり）に関して，「第４図には，化粧用塗布具２４において，軸２１の一端部に，先端部を丸みをおびた形状にした塗布体２３を，軸２１の他端部に，先端部を紡錘形状にした塗布体２３を備えた点が図示されている。」とする。
イ一方，引用刊行物１の「実用新案登
録請求の範囲」には，「塗布体が弾力
性を有する芯材とその表面を覆つた超
微細気孔のウレタンフォームの表皮と
から構成されていることを特徴とする
化粧用塗布具。」との考案（以下「考案１」という。）が記載され，「考案の詳細な説明」には，従来技術に関して，化粧料の原材料である微粉末は極めて微細であるため，塗布体のウレタンフォームの気孔の深部に容易に入り込んで皮膚などへ塗布されにくく塗りむらができやすい上，気孔内に残留した化粧料が酸化して固化すると塗布体が弾性を失って使用に適さなくなる等の問題があること（従来技術とその問題点），これを解決するため，考案１に係る化粧用塗布具は，塗布体が弾力性を有する芯材とその表面を覆った超微細気孔のウレタンフォームの表皮とから構成されることを特徴としたこと（考案の構成），これにより，超微粒子粉末の固形化粧料であっても気孔深部へ入り込むことなく付着して皮膚などへ容易にかつ塗りむらなく塗布されるとともに，化粧料が気孔内にほとんど残留しないので弾性を失うことなく長期にわたり良好な状態で使用できるなどの効果を奏すること（考案の効果）が，それぞれ記載され，実施例においては，考案１に係る化粧用塗布具の塗布体の表皮について，「東洋ポリマー（株）製の商品名「ルビセル」の名で入手できるポリウレタンフォームが吸水，吸油性を有していることから好ましい。」（９枚目６行目ないし８行目）と記載されている（甲３）。
ウ前記イのとおりの引用刊行物１の記載に照らせば，考案１に係る化粧用塗布具は，超微粒子粉末の固形化粧料の塗布に用いる際の課題を解決するために，塗布体が超微細気孔のウレタンフォームの表皮を備える構成としたものと認められる。
第４図
しかしながら，審決は，考案１ではなく従来技術に係る化粧用塗布具についての前記アのとおりの記載に基づいて，引用発明を認定したと認められ，従来技術については塗布体が表皮を備えるとの記載はないから，審決が，引用発明の化粧用塗布具における塗布体が表皮を備える点を認定しなかったことに誤りはない。
エ原告は，引用刊行物１の全体を理解した当業者は，従来技術に係る化粧用塗布具には固形化粧料用として使用するには課題があるためこれを採用しないようにすることを理解すると主張する。
しかしながら，ひとまとまりの技術的思想として把握することができる限り，公知文献からいかなる引用発明を認定するかは審判合議体に委ねられており，原告の上記主張を踏まえても，引用刊行物１の従来技術についての記載から，審決が認定したとおりの引用発明を認定することは何ら阻害されるものではない。
化粧用塗布具が固形化粧料用である点（②）について
引用発明の認定に当たっては，本願発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足り，特段の事情がない限り，本願発明の発明特定事項との対応関係を離れて，引用発明を必要以上に限定して認定する必要はないというべきである。


そうすると，本願発明の化粧用チップは，塗布する化粧料の種類について発明特定事項としては何ら限定するものではないから，引用発明の認定において，引用発明の化粧用塗布具が固形化粧料用であることを認定しなかった審決の認定に誤りはない。
なお，本願発明の構成の容易想到性を検討するに当たり，引用発明と他の公知技術とを組み合わせることへの動機付けの有無に関して，引用発明の化粧用塗布具が固形化粧料を塗布するために用いられるものであることを考慮すべき場合はあり得るものの，そうであるからといって，引用発明の認定それ自体に誤りがあるということはできない。
以上によれば，引用発明の認定に誤りがあるとの原告の前記主張は，いずれも採用することができない。
２引用発明と引用発明３との組合せの誤りについて
相違点１についての審決の判断の概要
審決は，相違点１に関して，引用発明２又は引用発明３の先端形状を引用発明の塗布体の先端部の形状に適用して平面状の形状とし，相違点１における本願発明の特定事項とすることは，当業者であれば格別困難なくなし得たと判断するとともに，化粧用塗布具の先端の端縁部を直線状又は平面状にするという化粧用塗布具の分野における周知技術を，引用発明の化粧用塗布具の先端部に適用して，相違点１に係る本願発明の特定事項のようにすることは，当業者にとって格別困難なくなし得ることであると判断した。そこで，事案に鑑み，引用発明に引用発明３を適用することの容易想到性について，まず検討する。
引用刊行物３の記載内容
引用刊行物３（甲５）には，次の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項１】繊維束を合成樹脂で接着して塗布具本体を形成するに際し，塗布具本体の外周部の硬度が中心部の硬度よりも高くなるよう接着するとともに，一方又は両方の端部の外周部を研削して塗布部とし，研削されない外周部を保持部としたことを特徴とする塗布具。」
「【請求項７】前記塗布部は，
角状，円筒状，略半球状又は砲弾状であることを特徴とする請求項１に記載の塗布具。」
「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は，化粧，筆記，絵画，医療などの分野において，各種の粉末や液体の塗布に用いられる塗布具とその製造方法に関するものである。より詳しくは，アイシャドウを付けるためのチップ又はアプリケーターとして好適な塗布具とその製造方法に関し，化粧用具，筆記用具，画具，医療用具などの技術分野に属するものである。
【０００２】
【従来の技術】筆記具を始めとして，絵画や医療など広い分野で種々の塗布具が使用されている。しかしながら，その形態は用途に応じて千差万別である。例えば，化粧用としては，フェイスブラシ，チークブラシ，アイシャドウブラシ，アイシャドウチップ（アプリケーター），アイカラーブラシ，アイカラーチップ，リップブラシなどとして，ブラシ状のもの，スポンジ状のものなど種々のものが市販されている。」
「【０００４】
【発明が解決しようとする課題】これら種々の塗布具については，それぞれより良いものを求めて常に検討がおこなわれている。なかでも，パウダーアイシャドウの塗布具，アイシャドウチップ（アプリケーター）やアイシャドウブラシは，下記のような種々の問題点が存在し，その解消が強く求められている。
【０００５】すなわち，スポンジチップ（アプリケーター）やＮＢＲチップ（アプリケーター）は，経時による変化が大きく，変色や硬化することが多いため，ボロボロに劣化するおそれがある。…
【０００６】発明者はかかる現状に鑑み…繊維束を合成樹脂によって結束接着させるに際し，繊維束の接着に用いられる合成樹脂を，繊維束の外周部に多く，中心部に少なくなるよう偏在させることによって，外周部を硬く，中心部を軟らかくすることで，化粧用の塗布具として優れたものが得られることを見出し，この発明を完成させた。」
【図２】
「【００３４】樹脂の偏在する外周部を，
角状又は略半球状あるいは砲弾状に研
削して露出させた中心部（塗布部）は，
樹脂があまり附着していないので柔ら
かく，使用するときの僅かな応力で，
その先端が解れ，柔らかい使用感を与
えるものである。その際，図２（判決
注・右のとおり）に示すように，中心
部に揉むなどの応力を加えて，繊維束
を良く解して図２Ａのように円筒状の
ブラシ状に，あるいは図２Ｂ（砲弾
状）や図２Ｃ（チーゼル状）のように部分的に解して柔らかくし，ブラシ状とすることによって，さらに柔らかな使用感を与えるものである。【００３５】…さらに，繊維束の形状を，円柱状，角柱状，板状などに形成することによっても調整することもできる。
【００３６】この発明の塗布具は，図３や図４（判決注・いずれも省略）に示すように，所要の径を有する繊維束１４の両端の外周部を研削して塗布部２２，２３とすることもできる。すなわち，図３に示す塗布具２０は，保持部２１の一端をブラシ状（２２）とし，他端を砲弾状（２３）としたもので，図４に示す塗布具３０は，保持部３１の一端を先鋭角状（３３）に，他端を半球状（３２）にしたもので，用途，目的に応じて任意に組み合わせることが可能である。」
「【００４８】
【発明の効果】この発明の塗布具は…耐候性に優れ，脱毛などの問題点がなく，化粧用の塗布具，特に，パウダーアイシャドウの塗布具，アイシャドウチップ（アプリケーター）やアイシャドウブラシが有する経時による変化の大きさ，変色や，樹脂硬化による劣化などのおそれがない。」
検討
ア引用発明の化粧用塗布具につ
いて，「微粉末を圧縮成形などの手段により固化してなる白粉，頬紅，アイシヤドウなどの固形化粧料を皮膚などへ塗布する」との用途が示されている。一方，引用刊行物３には，同文献に開示された塗布具の用途に関して，「パウダーアイシャドウの塗布具，アイシャドウチップ（アプリケーター）やアイシャドウブラシ」と記載されている。
そうすると，引用発明の化粧用塗布具と引用刊行物３に開示された塗布具とは，パウダー（微粉末）状のアイシャドウの塗布に用いられる点で，その技術分野を共通にすると認められる。


イ引用刊行物１には，引用発明の化粧用塗布具は，アイシャドウなどの固形化粧料を，狭い部分に塗布する場合に用いられると記載されているが，第４図に，軸２１の一端部には先端部が丸みを帯びた形状の塗布体２３が，他端部には先端部が紡錘形状の塗布体２３が，それぞれ設けられているものが図示されていることからすると，塗布の部位や方法に応じて，異なる形状の塗布体が必要となることが示唆されているということができる。一方，引用刊行物３には，パウダーアイシャドウの塗布具，アイシャドウチップ（アプリケーター）等に用いられるスポンジチップは，変色や硬化等の経時変化でボロボロに劣化するおそれがあるため（【０００４】，【０００５】），このようなおそれのない塗布具として，繊維束を合成樹脂で接着して塗布具本体を形成するに際し，塗布具本体の外周部の硬度が中心部の硬度よりも高くなるよう接着するとともに，一方又は両方の端部の外周部を研削して塗布部とし，研削されない外周部を保持部とした塗布具（【請求項１】）が開示されているが，塗布部の具体的な形状については，「角状，円筒状，略半球状又は砲弾状」（【請求項７】）や，円筒状，砲弾状，チーゼル状（【００３４】），「円柱状，角柱状，板状など」（【００３５】），様々な形状にできることが記載されており，【図２】（Ｃ）には，「チーゼル状」の塗布部として，先端部分が略平面状の塗布部の形状が図示されている（なお，「チーゼル」とは，英語で「のみ（鑿）」を意味する“chisel”の片仮名表記であると解される。）。そして，これらの形状については，「用途，目的に応じて」任意に選択可能であることが示されている（【００３６】）。そうすると，引用刊行物３に開示された塗布具は，塗布部が特定の形状である場合を前提にしたものではなく，むしろ，塗布部の形状自体は，用途や目的に応じて上記のとおりの様々な形状があり得ることを前提に，その構造（材質）を，従来のスポンジチップに代えて，繊維束を合成樹脂で接着して塗布具本体を形成するに際し，塗布具本体の外周部の硬度が中心部の硬度よりも高くなるよう接着して形成されるという構造（材質）にした点に，技術的な意義があるというべきである。
そして，引用刊行物３に接した当業者であれば，塗布部におけるこのような様々な形状は，上記の構造（材質）に特有のものではなく，他の弾性を有する構造（材質）の塗布具に対して転用可能であることを容易に理解することができる。
さらに，引用刊行物３に開示された様々な形状のうち，チーゼル状の塗布部については，皮膚へ当てる箇所や角度によって，化粧料を種々の幅で線状や面状に塗布できることは当業者にとって明らかであるといえるから，塗布の部位や方法に応じて異なる形状の塗布体が必要になることを示唆している引用発明において，塗布体の形状をチーゼル状にすること，すなわち，塗布体の塗布部先端の端縁部を直線状ないし平面状にし，相違点１に係る本願発明の構成とすることは，当業者であれば容易になし得ることであるということができる。
原告の主張について
原告は，引用刊行物３に接した当業者は，引用発明の化粧用塗布具を含む従来技術の化粧用塗布具に存在する材質面の課題を解決するために，引用刊行物３に記載の繊維束を有する構造及び形状を備えた塗布具とすべきことを理解するから，引用発明に引用刊行物３に記載された発明を組み合わせて想到できる化粧用塗布具は，本願発明の，支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップとはならないと主張する（前記第３の３）。
しかしながら，引用刊行物３に開示された化粧用塗布具は，塗布部が特定の形状である場合を前提にしたものではなく，むしろ，塗布部の形状自体は，用途や目的に応じて様々な形状があり得ることを前提とするものであることイのとおりである。よって，当業者にとって，チーゼル状を含む引用刊行物３に開示された塗布部の形状を，塗布具本体の外周部の硬度が中心部の硬度よりも高くなるように繊維束を接着して形成されるという，同文献に開示された塗布具の構造とは別に，引用発明に転用することに想到することは容易であり，また，引用発明の化粧用塗布具との構造の相違が，かかる転用に対する阻害事由になるということもできない。よって，原告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上によれば，引用発明に引用発明２の紅筆の先端形状を適用すること，あるいは，引用発明に，審決が周知技術文献等から認められるとする周知技術を適用することへの容易想到性について判断するまでもなく，引用発明に引用発明３の塗布部の形状を適用して，相違点１に係る本願発明の構成に至ることは，当業者が容易に想到し得ることであると認められ，少なくともこれと同旨の限度で，審決の判断に誤りはない。
３本願発明の予測できない顕著な効果について
原告は，本願発明が，引用発明による効果や引用刊行物２及び３に記載の効果とは別の予測できない顕著な効果を奏すると主張する（前記第３の５）。しかしながら，引用発明の化粧用塗布具の塗布体をチーゼル状とすることによって，皮膚へ当てる箇所や角度によって化粧料を線状や面状に塗布することができるという効果を奏すると考えられるところ，かかる効果は，引用発明の化粧用塗布具にチーゼル状の塗布体を採用する場合に，当業者がその効果として当然に予想することのできる範囲を超えるものではなく，他に，かかる組合せに当業者の予測できない顕著な効果があることを裏付けるに足りる事情も見当たらない。
よって，原告の上記主張は，採用することができない。
４結論
以上のとおりであり，原告の主張は理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部


令和元年１１月１４日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官
平成３０年（ワ）第２４３９号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日令和元年９月１０日
判決
原           告     株式会   社丸善同訴訟代理人弁護士      森      本              純同訴訟代理人弁理士      田      中      秀      明被            告     株式会   社静岡   産業社（以下「被告静岡産業社」という。）
同訴訟代理人弁護士    大    澤      恒      夫被              告    株式会   社ヨコ   タ東北（以下「被告ヨコタ東北」という。）
同訴訟代理人弁護士    後      藤    邦    春同                      後      藤    慎    平
主文
１被告らは，原告に対し，連帯して，５８８８万７５８９円及びこれに対する平成３０年３月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用はこれを４分し，その１を原告の，その余を被告らの連帯負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求の趣旨
１被告らは，原告に対し，連帯して，７２１７万６８５８円及びこれに対する平成３０年３月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告静岡産業社は，原告に対し，３９４万１５６８円及びこれに対する平成３０年３月３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
原告は，原告が意匠権を有している後記登録意匠について，被告らが，これと類似する意匠を用いて別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして，意匠権侵害に基づく意匠法３９条１項，民法７０９条による損害賠償，及び原告製品の値下げを理由とする民法７０９条に基づく損害賠償として，計７２１７万６８５８円及びこれに対する民法所定の遅延損害金（不法行為の後の日である平成３０年３月３０日を起算日とする。）について，民法７１９条１項前段により，被告らに連帯支払を求めた。
また，原告は，被告静岡産業社に対し，売買契約に基づく未払代金請求として，３９４万１５６８円及びこれに対する民法所定の遅延損害金（本件訴状の送達による催告の日の翌日である平成３０年３月３０日を起算日とする。）の支払を求めた。１前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者等
原告は，昭和４６年１０月４日に設立された株式会社であり，プラスチック製の食品包装容器の成形及び販売を業として行うものである。被告静岡産業社は，昭和４０年３月２３日に設立された株式会社であり，包装用資材の製造販売・卸売販売を業として行うものである。被告ヨコタ東北は，昭和５４年４月２３日に設立された株式会社であり，プラスチック製の食品包装用容器の製造販売を行うものである。
⑵原告の登録意匠（甲１，２）
ア本件意匠権
原告は，下記の意匠権（以下「本件意匠権」といい，その登録意匠を「本件意匠」という。）を有している。
登録番号          第１２９７０８７号
意匠に係る物品   食品包装用容器
出願日            平成１８年６月２３日登録日            平成１９年２月２３日
登録意匠          別紙公報記載のとおり
イ本件意匠の構成態様等
本件意匠は，食品包装用容器の底部に関する部分意匠（意匠法２条２項）であり，その構成態様は，以下のとおりである。
本件意匠に係る形状を備えた焼売用容器は，容器にラップをかけた購入時の状態のままで，電子レンジで温めることができるという特徴を有する。
基本的構成態様
Ａ食品包装用容器に設けられた，焼売等を収容するための複数の収容部の底部の形態である。
Ｂ収容部の底部は，四隅に丸みを持たせた略方形状に形成されている。Ｃ四隅にはポケット部が形成されている。
Ｄ収容部の底部の中央部から各ポケット部に向けて，底部の対角線に沿って，突条が形成されている。突条は，底面側から平面側に向けて突出して形成されている。
Ｅ略方形状の底部の辺の中央近傍には凸部が形成されている。凸部は，当該辺の両端に形成されたポケット部に接するように，かつ，収容部の側壁に接するようにして形成されている。
Ｆポケット部，突条，凸部に囲まれて段部が形成されている。Ｇ突条と凸部は，段部に比して，平面側に突出して形成されている。ポケット部は，段部に比して，底面側に向けて凹んで形成されている。
具体的構成態様
Ｈ突条は平面視Ｘ字状に形成されている。
Ｉ突条の先端は，丸みを帯びた形状であり，丸み部分がポケット部に入り込むように配されている。
Ｊ凸部は，平面視略三角形状に形成されている。
Ｋ凸部は４個形成されている。
Ｌ段部は４個形成されている。
Ｍ突条と凸部の高さは同一である。
Ｎ収容部は６個形成されている。
⑶被告らが製造・販売した製品等（甲４，８，９）
ア被告らの行為
被告静岡産業社は，平成２８年１月ころから平成３０年２月ころまで，焼売及び餃子等の製造販売等を営む訴外株式会社浪漫亭（以下「浪漫亭」という。）に対し，別紙被告意匠説明書記載の被告製品１及び被告製品２（以下，被告製品１及び被告製品２を総称して「被告製品」といい，被告製品の底部に関する部分意匠を「被告意匠」という。）を，それぞれ少なくとも合計（中略）個及び（中略）個販売した。被告静岡産業社が浪漫亭に販売した被告製品は，被告ヨコタ東北が製造し，被告静岡産業社に販売したものである。
イ被告意匠の構成態様等
被告製品の底部の意匠は，別紙被告意匠説明書に記載のとおりであり，その構成態様は以下のとおりである。なお，被告製品２は，被告製品１の平面側に木目調のフィルムが積層されたものであり，その底部の形状は，被告製品１と同一である。
基本的構成態様
ａ食品包装用容器に設けられた，焼売等を収容するための複数の収容部の底部の形態である。
ｂ収容部の底部は，四隅に丸みを持たせた略方形状に形成されている。ｃ四隅にはポケット部が形成されている。
ｄ収容部の底部の中央部から各ポケット部に向けて，底部の対角線に沿って，突条が形成されている。突条は，底面側から平面側に向けて突出して形成されている。


ｅ略方形状の底部の辺の中央近傍には凸部が形成されている。凸部は，当該辺の両端に形成されたポケット部に接するように，かつ，収容部の側壁に接するようにして形成されている。
ｆポケット部，突条，凸部に囲まれて段部が形成されている。ｇ突条と凸部は，段部に比して，平面側に突出して形成されている。ポケット部は，段部に比して，底面側に向けて凹んで形成されている。
具体的構成態様
ｈ突条は，中央部が非交差部とされており，当該非交差部は段部と同じ高さに形成されている。
ｉ突条の先端は，丸みを帯びた形状であり，丸み部分がポケット部に入り込むように配されている。
ｊ凸部は，平面視略三角形状に形成されている。
ｋ凸部は３個形成されている。食品包装用容器の長辺側に位置する収容部の辺には凸部が形成されていない。当該辺においてポケット部と突条に囲まれた部分は，段部よりも底面側に凹み，かつ，ポケット部よりも浅く形成されている。ｌ段部は中央部で連結し，一体となっている。
ｍ突条と凸部の高さは同一である。
ｎ収容部は８個形成されている。
⑷物品及び需要者（争いなし）
本件意匠に係る物品及び被告製品は，いずれも食品包装用容器（焼売用容器）であり，その取引者・需要者は，浪漫亭をはじめとする焼売等の食品メーカーである。
⑸原告製品の浪漫亭への納入の経緯等
原告は，平成１９年２月ころから，本件意匠に類似する意匠を備えた焼売用容器を製造し，これを浪漫亭に対し販売してきた（原告の製造販売する焼売用容器の外観には，白と木目とがあり，以下，それぞれ「原告製品１」及び「原告製品２」といい，原告製品１及び原告製品２を総称して「原告製品」という。）。原告製品の底部の意匠は，別紙原告製品意匠説明書記載のとおりである。原告は，浪漫亭以外に対しては原告製品を販売せず、後記のとおり被告製品が納入されるまで、浪漫亭に原告製品のような焼売容器を納入していたのは原告のみだった。
⑹被告製品の浪漫亭への納入及び原告製品の販売数等被告静岡産業社は，平成２７年４月ころ，浪漫亭に対し，見積書（甲３。以下「本件見積書」という。）を提出し，平成２８年１月以降，浪漫亭に対して被告製品を納入した。
原告製品１は平成２９年１２月以降，原告製品２は平成２８年７月以降，販売数量が０となった。
⑺原告と被告静岡産業社との間の売買（甲５，６）原告は，平成２７年７月ころ，被告静岡産業社に対し，浪漫亭に納入する餃子１８粒用のトレイを１０万個販売した。単価については，後述のとおり争いがある。被告静岡産業社は，浪漫亭を通じ，原告に対し，上記の対価として１４５万８４３２円を支払った。
⑻本件訴訟に至る経緯（甲７ないし９）
原告は，被告静岡産業社に対し，平成３０年１月１９日付けで警告書を送付し，被告製品の製造販売の中止を求めるとともに，被告製品の販売数量等の開示を求めた。これに対し，被告静岡産業社の代理人弁護士及び弁理士は，被告製品の販売数量を開示するとともに，被告製品の製造のための金型を廃棄した旨回答し，損害賠償金の支払を提示したが，原告との合意には達しなかった。
２争点
⑴本件意匠と被告製品との類否
⑵無効の抗弁
ア新規性欠如（争点⑵ア）
イ創作容易性（争点⑵イ）
⑶黙示の実施許諾
⑷権利濫用・信義則違反
⑸被告ヨコタ東北の過失
⑹共同不法行為
⑺損害の発生及びその額
⑻売買残代金請求
第３争点についての当事者の主張
１争点⑴（本件意匠と被告製品との類否）
【原告の主張】
⑴本件意匠の要部
本件意匠に係る物品は，食品包装用容器であり，その取引者・需要者は，焼売等の食品メーカーである。
本件意匠は，焼売等の食品を収容する複数の収容部の底に配された凹凸状の底部の部分意匠であって，食品包装用容器に焼売等を収容した状態で電子レンジにより加熱すると，焼売等から水分や脂分が流出するところ，本件意匠の凹凸形状によって，焼売等は平面側に突出して形成された突条によって支えられる一方，水分や脂分は突条を囲むように配置された段部を経てポケット部にたまるため，焼売等の底が水分や脂分でベトつかず，おいしく食べることができるという特徴を有する。浪漫亭は，原告製品を使用して焼売を販売する際，パッケージに「ラップを外さずトレーのままレンジできる」と大きく強調した表示をしてきた。焼売等の食品メーカーである需要者は，上方あるいは斜め上方から食品包装用容器を見下ろした際の底部の形状に着目するところ，本件意匠を上方あるいは斜め上方から見れば，収容部の底部の凹凸及び突条及びポケット部の形状が需要者の注意を引く。
したがって，本件意匠の要部は，①複数の収容部が形成されていて，②各収容部の底部には，底部の中央部から各ポケット部に向けて，底部の対角線に沿って，平面側に突出して突条が形成され，③収容部の突条を囲むように段部が形成されるとともに，④底部の四隅に凹んだポケット部が形成されていて，⑤突条の先端が丸みを帯びていて，丸み部分がポケット部に入り込むように配された形状に認められる。
⑵本件意匠と被告意匠の対比
ア共通点
本件意匠と被告意匠との共通点は，①基本的構成態様のすべて（本件意匠のＡないしＧ，被告意匠のａないしｇ），並びに②具体的構成態様のうち，突条の先端が丸みを帯びた形状であり，丸み部分がポケット部に入り込むように配されている点（本件意匠のＩ，被告意匠のｉ），凸部が平面視略三角形状に形成されている点（本件意匠のＪ，被告意匠のｊ），及び突条と凸部の高さが同一である点（本件意匠のＭ，被告意匠のｍ）である。
イ差異点
本件意匠と被告意匠との差異点は，以下のとおりである。
突条について
本件意匠では，突条が平面視Ｘ字状に形成されているのに対し，被告意匠では，突条は，中央部が非交差部とされた平面視略Ｘ字状に形成されている点（本件意匠のＨ，被告意匠のｈ）。
凸部について


本件意匠では，凸部は底部の４辺にそれぞれ１個（合計４個）形成されているのに対し，被告意匠では，食品包装用容器の長辺側に位置する収容部の辺に凸部が形成されておらず，その余の３辺（合計３個）に形成されていて，凸部が形成されていない辺側のポケット部と突条に囲まれた部分は，段部よりも底面側に凹み，かつ，ポケット部よりも浅く形成されている点（本件意匠のＫ，被告意匠のｋ）。
段部について
本件意匠では，段部は４個形成されているのに対し，被告意匠では，段部が中央部で連結して一体となっている点（本件意匠のＬ，被告意匠のｌ）。
収容部の数
本件意匠では，収容部は６個形成されているのに対し，被告意匠では，８個形成されている点（本件意匠のＮ，被告意匠のｎ）。
⑶本件意匠と被告意匠とが類似すること
本件意匠と被告意匠とは，基本的構成態様のすべてが共通している上，具体的構成態様のうち，突条の先端の形状等，凸部の形状及び突条と凸部の高さが同一である点が共通している。
したがって，本件意匠と被告意匠は，前記要部のすべてにおいて，構成態様を共通にしている。
一方，本件意匠と被告意匠とは，上記⑵イにおいて差異があるが，これらの差異は要部ではなく，わずかな形状の差異にすぎず，それぞれの意匠を全体として観察したときに，需要者に対して異なる美感を起こさせるようなものではない。したがって，被告意匠と本件意匠とは，上記差異点を考慮しても，全体としての美感が共通しており，被告意匠は本件意匠と酷似する。
⑷被告らの主張について
ア被告静岡産業社の主張について
被告静岡産業社は，突条が平面視Ｘ字状に形成されていることが本件意匠の要部の重要な一部をなしているが，被告意匠は突条がＸ字状をなしていないために中央部に空間があり，需要者はこの空間に注目すると主張する。しかし，被告静岡産業社の上記主張は，底面の対角線の交点及びそのごく近傍に限って，突条が突出して形成されているか否かという差異にすぎず，意匠を全体として観察した際に，美感全体の共通性を損なわないことは明らかである。なお，焼売等から流出した水分や脂分は，上記空間の有無にかかわらず，段部を経てポケット部に流入する。
被告静岡産業社は，被告意匠においては一辺において凸部と段部が形成されておらずシンメトリー性を喪失していると主張するが，これらの箇所はいずれも容器の長辺側に位置する収容部の辺に沿って位置しており，ことさらにシンメトリーを崩すように配置されているわけではない。また，被告意匠において凸部が設けられていない収容部の一辺のポケット部と突条に囲まれた部分（以下「段差」という。）は，段部よりも底面側に凹み，かつポケット部よりも浅く形成されているから，段差には明瞭な輪郭が形成されており，容器を上方あるいは斜め上方から観察した際の段差の輪郭は，他の３辺における段部の輪郭とほぼ同一の形状となっている。したがって，被告意匠も概ねシンメトリーの形状となっており，意匠を全体として観察した場合，本件意匠との美感の差異は些細なものにすぎない。被告静岡産業社は，被告意匠では，各収容部のシンメトリー性が失われており，同じ形状を有する繰り返し連続の意味が消滅しているから，収容部の数が異なることによって生じる美感が異なると主張する。
しかし，上記のとおり，被告意匠においても各収容部のシンメトリー性や同じ形状を有する繰り返し連続の美感は認められるし，収容部が６個（２×３）であるか，８個（２×４）であるかの差異は，意匠を全体として観察した際に異なる美感を起こさせるようなものではない。
イ被告ヨコタ東北の主張について
被告ヨコタ東北は，本件意匠の要部について，ないしの差異に加え，収容部底面から立ち上がる面との接合部分がそれぞれ直線的に折り曲げられていることの組合せが需要者の注意を引く点であると主張するが，このような細かな個々の形状は，需要者の注意を引きやすい点ではなく，いずれも要部を構成しない。
被告ヨコタ東北は，被告意匠は突条のＸ字構造がなく四つ足の五徳用の形に突条が出ていると主張する。しかし，本件意匠と被告意匠とは，「底部の対角線に沿って突出して形成されているという突条の全体的な形状」が共通しているし，五徳は，通常，爪先の間隔及び爪のない中央部が相当程度大きく空けられている一方で，被告意匠の突条において突出していないのは底面の対角線の交点及びそのごく近傍のみである。したがって，突条の形状の差異は，美感の共通性を失わせるようなものではない。
また，原告製品においても，水蒸気の対流により焼売の中心部まで短時間で加熱することができるし，被告ヨコタ東北の主張するような，突条に接する焼売の底部が全体的にベトつくといった現象が生じたことはない。被告ヨコタ東北は，被告意匠は容器全体の長辺側８か所に凸部が設けられておらず，個別の収容部が上下対称のデザインではないと主張する。しかし，前記アのとおり，段差の輪郭は他の３辺における段部の輪郭とほぼ同一の形状となっているから，需要者が上方あるいは斜め上方から食品包装用容器を見下ろして意匠を全体として観察した場合の美感の差異は些細なものにすぎない。被告ヨコタ東北は，凸部が設けられていない辺に接するポケット部及び段差が一体となって一つの凹部となっていると主張するが，凸部が設けられていない辺の両隅には，明らかにポケット部と看取される形状が形成されており，このポケット部と段差とは，輪郭線をもって視覚上明確に区別されるから，被告ヨコタ東北の上記主張には無理がある。
被告ヨコタ東北は，収容部の数及び縦横比が美感の差異をもたらすと主張するが，縦横に連続して収容部が設けられるのが通常である食品包装用容器において，上記差異は収容部の数の差異に基づく些細な差異にすぎず，要部とはならない。
【被告静岡産業社の主張】
⑴本件意匠の要部
本件意匠では，突条が平面視Ｘ状に形成されており，これが本件意匠の要部の重要な一部を成している。
本件意匠の要部は，以下の４点の形状に認められる。
ア各収容部の底部の中心には対角線上に設けられた角取りの長さが等しい×状の突条が設けられている。
イ各収容部の底部には，独立した   4つのポケット部が設けられている。ウ底部の各辺毎に凸部と段部が上下左右の４つシンメトリーに形成されている。
エ６つの収容部が形成されている。
⑵本件意匠と被告意匠との対比
本件意匠と被告意匠との間には，少なくとも原告主張のような差異がある。さらに，被告意匠は，上記⑴において主張する要部のいずれについても，下記のとおり，本件意匠とは異なる特徴を有する。


ア突条について，被告意匠は４つの突条が各々独立して設けられ，中央に大きな空間が形成されるため，平面視略Ｘ字状を形成するものではない。さらに，突条がＸ字状を成していないため，段部が中央部で連結して一体となっている。本件意匠に係る物品は食品包装用容器であり，より具体的には，「ラップを外さずトレーのままレンジでできる」ことを謳うような焼売等の食品包装用容器として使用されるものであるところ，被告製品において，焼売等から流出した水分や脂分は上記空間を通ってポケット部に流入するため，原告製品に比べて機能性に優れることが明らかであるから，需要者である食品メーカーはこの空間に注目する。したがって，突条に関する差異は，本件意匠の要部における差異というべきである。
イポケット部は３つだけ設けられ，しかも，そのうちの１つは他の２つと異なる形状の大きな凹部である。
凸部及び段部について，収容部ごとに見ると，本件意匠においては，凸部と段部が上下左右のシンメトリーになるのに対し，被告意匠は１辺において凸部と段部が形成されていない結果，このシンメトリーが喪失している。需要者である食品メーカーは，食品包装用容器についての高度な知識を有しており，上記差異は一目で判別されるものであり，本件意匠と被告意匠とは美感が異なるということができる。ウ収容部の数について，被告意匠は凸部を形成しない部分が容器をぐるりと取り囲むように形成され，各収容部のシンメトリー性が失われたことにより，同じ形状を有する収容部の繰り返し連続の意味も消失しているから，本件意匠と被告意匠との類否判断は食品包装用容器全体の縦横比も考慮されるべきであるところ，本件意匠に比べて横長である被告意匠は，その美感を異にする。以上のとおり，突条の中央部の空間の存在，凸部が一部形成されないことによる収容部のシンメトリー性の喪失，収容部の数の差異という各差異点は，いずれも要部に関するものであり，共通点を凌駕するものであるから，被告意匠は本件意匠の類似範囲には属さない。
⑶被告ヨコタ東北の主張を援用する。
【被告ヨコタ東北の主張】
⑴本件意匠の要部及び原告製品との類否等
本件意匠は，食品包装用容器に備えられた焼売等を収容するために６個設けられた収容部の底部の形状であるが，その美感・機能上の需用者の注意を引く部分は，①収容部中心に対角線上に設けられた角取りの長さが等しいＸ字の突条，②収容部の四辺全ての各中央に設けられた凸部，③収容部の四隅に突条を囲うように４箇所設けられた凹部（ポケット部），④これら①ないし③を２×３の配置で全く同じ上下左右対称の形状の収容部６個を並べた連続構造の各組合せのみならず，⑤収容部底面から立ち上がる面との接合部分がそれぞれ直線的に折り曲げられていることの組合せに求められる。
なお，本件意匠と原告製品には，差異があり，要部において美感を異にしているというべきであり，同一でも類似でもない。
⑵本件意匠と被告意匠との対比
本件意匠と被告製品とを，上記要部の点において比較すると，別紙【本件部分意匠と被告製品との差異①】及び別紙【本件部分意匠と被告製品との差異②】のとおり，顕著な差異がある。以下，詳述する。
ア突条について，本件意匠において，Ｘ字状の突条は美感上も本件意匠を特徴付ける部位となっているが，被告製品は，中心から火が出るガス台等の五徳の形状から着想を得た，放射状に独立した四つ足が出ているもので，中心部において突条が交差することはない。したがって，需要者にとって全く異なる印象を与える形状である。
本件意匠の機能は，電子レンジでトレイごと加熱調理することができる点にあり，需要者はこの機能に着目するところ，単に底部に凹凸形状があるだけではその目的を十分にかつ効率的に達することはできない。また，本件意匠では，突条のＸ字の中心部に水蒸気及び油脂等が滞留し，突条に接する焼売の底部が全体としてベトついてしまう。
一方，被告製品は，底部の中心に突条がないことから，水蒸気の対流によって熱の通りにくい焼売の中心部まで短時間に充分に加熱することができ，かつ，水蒸気及び油脂等が滞留する箇所がなく，中心の部分に余分な油脂等が流れ込み，凹部に流下させる構造であるため，効率的に水蒸気及び油脂等を落とすことができる。このため，突条についての差異は，需要者にとって格段の注目を受ける点であるから，かかる差異がもたらす美感の差異は著しい。
イ凸部及び凹部についても，本件意匠と被告製品とはその構造を著しく異にしいる。被告製品においては，容器全体の長辺部に接する部分に凸部がなく，同箇所に接する段部が凹んで凹部と一体となっていることにより，収容する焼売等が加熱によって液体状になる油脂又は水分を多く含む製品であっても，その浸出及び付着する液体を受け止め，焼売本体がベト付くのを防ぐ効果があり，機能面でも著しく異なる。このため，上記差異も，需要者にとって格段の注目を受ける点であり，係る際のもたらす美感の差異は著しい。
ウ収容部の数・配置についても，同様に大きな美感上の差異をもたらす。本件意匠は，同一の収容部が上下左右対称に６個連続して並べられている態様において登録されていることから，２×３の６個並べられた形態的な一体性をもって登録されているものであって，収容部の個数が違うと，全く異なる美感を与える。需要者にとって収容部がいくつ存在するかは，焼売を何個組みで販売するかという販売戦略に直結する点であるから，強い注意を惹く点であるからである。また，被告製品においては，本件意匠が有していた全く同一の収容部が上下対称に配置されているというデザインも失われているから，なおさら美感上の差異が大きい。エ収容部底面から立ち上がる面の接続部分について，本件意匠においては収容部底面から立ち上がる面との接合部分がそれぞれ直線的に折り曲げられているところ，被告製品は，底面と側面の接続部分及び凹部と突条の接する部分につき，円弧を描いている。このような差異も，被告ヨコタ東北が浪漫亭からの意向を受けて試行錯誤の上で独自に考案した効率的な対流を実現するための工夫であって，需要者が格別に注目するところである。
オ以上より，本件意匠と被告製品との間には，その要部において美感上に大幅な差異があり，類似性は認められない。
２争点⑵（無効の抗弁）
⑴新規性欠如（争点⑵ア）
【被告静岡産業社の主張】
原告は，遅くとも平成１８年２月から，本件意匠と類似した意匠のトレイを製造し，浪漫亭に納入していた。浪漫亭は，同年４月から，当該トレイに焼売を載せてスーパーマーケット等において販売した。


原告は，甲１０の意匠から，同年２月１日，同年４月１８日，同年６月１日と徐々に変更を加え，同年８月１９日に本件意匠の製品を納入したと主張するが，そうであれば，遅くとも同年６月１日の段階においては，本件意匠と相当類似したものと
なっていたはずである
したがって，本件意匠は，遅くとも平成１８年６月１日には，「公然知られた意匠」（意匠法３条１項）に該当するに至ったものであり，同月２３日出願の段階では新規性を喪失していた。
【被告ヨコタ東北の主張】
被告静岡産業社の主張を援用する。
【原告の主張】
ア原告製品の意匠が決定された経緯等
前提として，原告製品の意匠は本件意匠と類似しているものの，同一ではない。原告は，浪漫亭が設立された当時（平成１２年４月）から，浪漫亭に対し食品包装用容器を収めていたところ，浪漫亭は，平成１７年夏ころから，新たに焼売の製造販売を行う計画を立て，原告に対し，焼売の製造工程を示し，ラップを掛けた状態のままで電子レンジで温めることができるトレイを作成してほしいと依頼した。原告は，当初より，焼売を配置する収容部の底部にＸ字状の突条部を設ける構想を持っていたが，焼売の重量がＸ字状の突条部にかかり焼売の底が破れてしまうことを懸念し，いったん突条部が手裏剣状のトレイ（甲１０）を考案し，平成１８年１月３１日付けで，同トレイを納入した。
その後，原告は，製造ラインとの適合性や焼売の蒸し上がりの状態をみて，同年２月１日，同年４月１８日，同年６月１日に，適宜，収容部の間隔や側壁の傾斜角等についてマイナーチェンジを加えていく中で，当初の構想であるＸ字状の突条部でも製造ラインとの適合性や焼売の荷重において問題はないと確信するに至り，Ｘ字状の突条部の方が手裏剣状よりもデザイン性に優れている上，蒸気の通りがよいことから，形状を変更することとし，本件意匠と同一の意匠を備えたトレイのための金型を新たに作製し，同年８月１９日，同トレイの試作品を納入した。原告は，その後も上記トレイの型についてマイナーチェンジを繰り返し，平成１９年２月ころ，現在の形状の原告製品の販売を開始した。
イ新規性が欠如していないこと
原告は，従来品のマイナーチェンジを繰り返すなかで，当初より構想を有していた本件意匠につき商品化が可能であると確信し，平成１８年６月２３日付けで意匠登録出願をし，同年８月１９日から本件意匠に類似する意匠を備えた製品の販売を開始したのであるから，本件意匠の出願時に新規性が欠如していたとの被告静岡産業社の主張には理由がない。
⑵創作容易性（争点⑵イ）
【被告静岡産業社の主張】
原告は，平成１５年８月２１日に，発明の名称を「食品蒸し容器」とする特許を出願し，平成１７年３月１７日に公開された（乙１）。同特許の明細書には，「薄ものプラスチックシート成形品からなる食品蒸し器の底面に複数の突起と複数のスリットを設けてなる食品蒸し容器」との記載があり，「解決手段」として，「容器の底面に設けた複数の突起は，容器底面が蒸煮装置内の多孔棚板との間に上記通路を確保するためと，複数のスリットは，この突起に乗せ置かれた蒸しものの重みによる変形でスリットが開いて蒸気通路を形成する作用が得られるように配置する。」ものと記載されている。同明細書の図１（以下「乙１意匠」という。）は，本件意匠に酷似しており，底面の凹凸の深さとスリットが設けられている点のみが本件意匠と異なる。
当業者である原告は，このような複雑な構造を創作することができ，また，乙１意匠から，甲１０に示された焼売用容器の意匠を創作することもできた。したがって，乙１意匠に比べれば単純なものである本件意匠は，乙１意匠や，前述の，原告が遅くとも平成１８年６月１日までに納入し一般販売された焼売用容器の意匠から，容易に創作することができたものであり，意匠法３条２項により，本来意匠登録を受けることができないものであった。
【被告ヨコタ東北の主張】
被告静岡産業社の主張を援用する。
【原告の主張】
ア乙１号証には，以下の意匠（乙１意匠）が開示されている。①略四方形の底面に，対角線に沿ってＸ字状の凹部が形成されている。②Ｘ字状の凹部の中央には，平面視において円形の突起が形成されている。③Ｘ字状の凹部には，中央の円形の突起と底面の四隅との間に，上向き突起が４個形成されている。
④凹部には，上向き突起と四隅の間に，凹部を貫通する円弧状のスリットが４個形成されている。
⑤凹部と収容部の各側壁の間には三角形状の凸部が４個形成されている。⑥各凸部の略中央には，平面視において底面側に向けて凹んだ下向き突起が形成されている。
⑦中央の円形の突起は，上向き突起に比して，平面側に向けて，より高く突出して形成されていて，下向き突起は，凹部に比して，底面側に向けて，より凹んで形成されている。
これに対し，本件意匠は，前記のとおりの構成態様及び要部を備えるものである。乙１意匠と本件意匠とは，少なくとも，以下の差異点がある。本件意匠にはＸ字状の凹部が設けられていないのに対し，乙１意匠には設けられている点。
⒝本件意匠には突条を囲むように段部が形成されているのに対し，乙１意匠には段部が形成されていない点。
⒞本件意匠には底部の四隅に凹んだポケット部が形成されているのに対し，乙１意匠にはポケット部が形成されていない点。
⒟本件意匠は，突条の先端が丸みを帯びていて，丸み部分がポケット部に入り込むように配された形状を備えているのに対し，乙１意匠には，そのような形状が形成されていない点。
本件意匠は，凸部に下向き突起が形成されていないのに対し，乙１意匠は，凸部に下向き突起が形成されている点。


⒡本件意匠は，突条と凸部が段部に比して平面側に突出して形成されていて，ポケット部が段部に比して底面側に向けて凹んで形成されているのに対し，乙１意匠は，中央の円形の突起，上向き突起及び凸部がＸ字状の凹部に比して平面側に突出して形成され，中央の円形の突起と凸部が同じ高さに形成され，中央の円形の突起及び凸部が上向き突起に比して平面側により高く突出して形成され，下向き突起がＸ字状の凹部に比して底面側に凹んで形成されている点。イ被告静岡産業社は，これらの差異に係る各形状がそれぞれ公知であることを示す副文献すら示しておらず，創作容易性の具体的な根拠が全く示されていない。ウ本件意匠は，突条，段部，ポケット部等の形状を有機的に組み合わせることによる全体構成の美感が特徴を有する意匠である。これに対し，乙１意匠は，本件意匠のような突条，段部，ポケット部等を有機的に結合させた形態を有するものではないし，円弧状のスリットに特徴がみられる意匠である。したがって，本件意匠は，乙１意匠と，全体構成によって生じる美感を大きく異にしている。
エ以上より，本件意匠は，乙１意匠に基づいて当業者が容易に創作できた意匠ではない。
３争点⑶（黙示の実施許諾）
【被告静岡産業社の主張】
⑴平成２７年春ころ，浪漫亭の専務取締役であるＰ１は，被告静岡産業社の埼玉営業所副長であるＰ２に対し，餃子と焼売のトレイの見積を要請し，原告製品を示しながら，「特許だか何だか分からないが権利のようなものがあるようなので，デザインを少し変えないといけない。」と述べた。Ｐ２は，被告ヨコタ東北の担当者に原告製品を渡し，上記Ｐ１の言葉を伝えて見積を依頼した。その後，被告ヨコタ東北の担当者は，Ｐ２に対し，被告製品の試作品を見せ，「Ｘ」の真ん中をなくせば大丈夫だと述べたため，Ｐ２はこれを了承した。
原告代表者は，同年８月ころ，Ｐ１から，原告製品は高い上にいろいろと問題があるため，今後被告静岡産業社にトレイを納入させることとなると言われた際，餃子１８粒用のトレイと焼売８粒向けの木目のトレイからにしてもらいたいと申し入れた。Ｐ１は，木目以外のトレイについても，原告代表者の了承があるものと認識した。
同月ころ，Ｐ２ら被告静岡産業社の担当者は，上記餃子１８粒用トレイの納品が間に合わず原告に頼まざるを得なくなったことについてお礼をする趣旨で原告を訪問し，激昂する原告代表者に対し，原告製品と全く同じものは作らないと返答をした。この際，被告静岡産業社が焼売用容器を作って販売するという前提は，原告代表者及びＰ２らとの間において共通認識となっていた。⑵原告は，被告製品が浪漫亭に納入された当初（平成２８年１月）から，これを知りながら容認し続けていた。
同時期から原告の売上は激減し，また，浪漫亭の焼売は一般的なスーパーマーケットにおいて販売されており，入手が容易であったことから，原告が静岡産業社による納入を知ったのが平成２９年８月ころ以降であったことはあり得ない。⑶以上の経緯からすれば，原告は，Ｐ１に対し，少なくとも被告製品程度にデザインが変更された製品については，本件意匠権を行使しないという意向を示しており，その後も被告製品の納入を放置・容認することにより，被告製品の製造販売を許諾したものと解すべきである。
⑷原告の主張について
原告は，平成２７年７月ころ，原告と浪漫亭との間で協議がなされ，今後，浪漫亭が被告静岡産業社に対してトレイを発注することはしないとの確認がなされたと主張するが，原告と浪漫亭との間でそのような協議・確認が行われた事実はない。もしそのような協議・確認があれば，原告が被告静岡産業社による被告製品の納品を知った時点で，浪漫亭及び被告静岡産業社に対してその旨を告げて抗議等をするはずであるのに，原告はそのような言及をしなかったし，同年８月にＰ２らが原告本社を訪問した際にも，上記協議・確認への言及はなかった。
【被告ヨコタ東北の主張】
⑴被告製品の製造・販売に至る経緯等について
平成２７年４月１日から２３日ころ，Ｐ２から，被告ヨコタ東北の関東営業所に勤務するＰ３に対し，浪漫亭で使用中の原告製品を見せられた上で，その単価に対応できる単価で，同じような新容器を製造できるかとの見積依頼があり，試作品を制作することとなった。同年５月１４日，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３及び金型製造者等が参加して，試作品の制作に関する打ち合わせが行われ，同月２０日，試作品の納入及び修正が行われた。同年６月上旬，被告ヨコタ東北は，Ｐ２から，初めて，「容器の底部のＸ部分に何かわからないが権利のようなものがあるらしいから変更してほしい。」という指示を受けたため，Ｐ３は原告のホームページを確認の上，剥離性がよい特許を取得している旨の記載しか見当たらなかったため，本件意匠権の存在について認識することができないまま，変更についての話し合いを行い，底部を五徳状にすることとなった。同年１０月中旬から１１月中旬にかけて，試作品の改良を重ねた後に被告製品が完成し，平成２８年１月から，浪漫亭に対する被告製品の納入が開始された。
浪漫亭に納入する焼売用容器の特性として，浪漫亭の製造・梱包ラインに適合するものでなければならず，また，容器の底部が焼売に食い込まず，蒸気や熱が対流して蒸しあがるような形状でなければならないため，容器の形状を大きく変更することができないことが前提となっていた。
⑵原告による実施許諾
ア原告代表者は，平成２７年８月ころ，Ｐ１に対し，被告静岡産業社に納入させるトレイは餃子１８粒用と焼売８粒用（木目）からにしてもらいたいと言った時点において，今後，被告静岡産業社が浪漫亭に対し，トレイを納入することを認識していた。
そして，同月７日にＰ２らが原告本社を訪問した際，原告代表者はＰ２らに対して原告の知的財産権を侵害することがないように厳しく求め，Ｐ２は焼売用の容器で同じものは作らないと答えたが，この時点における，原告代表者及びＰ２らの共通認識として，今後は被告静岡産業社が原告製品と同様の焼売用容器を浪漫亭に納入することが前提となっていたからである。そして，原告は，被告静岡産業社に対し，「全く同じものは作らない。」という限度において，本件意匠権の実施許諾をした。


以上より，原告は，同日の時点で，被告静岡産業社が，今後，浪漫亭に対し，原告製品と同様の焼売用容器を納入することを知っていたというべきである。イ原告代表者や原告関係者は，平成２８年ころ，約１か月半ごとに浪漫亭の焼売工場を訪問していたところ，同工場には被告ヨコタ東北の名称が記載された被告製品が収納された段ボール箱が山積みになっており，原告製品１は同年１月ころから，原告製品２は同年７月ころから発注が激減していたのであるから，原告は，同年夏頃には，被告静岡産業社が被告製品を納入していることを認識し得た。それにもかかわらず，原告が，Ｐ２らに対して知的財産権を侵害しないよう求めたこととは対照的に，長期間，法的措置を及ばないどころか異議すら述べなかったことは，原告が実施許諾をしていたことを強く裏付ける。⑶被告静岡産業社の主張を援用する。
【原告の主張】
⑴黙示の実施許諾がないこと
ア被告静岡産業社は，平成２７年４月ころから，浪漫亭に対し，原告製品に比べて大幅に値下げした価格を提示して被告製品の販売を持ち掛けた。これによって，原告は，同年５月以降，原告製品の単価の値下げを余儀なくされた。原告は，浪漫亭からさらなる値下げを求められたため，受注量・生産量ともに少ない餃子１８粒用と焼売８粒用（木目）のトレイについて，試しに被告静岡産業社に製作させることを提案した。このとき，原告は，被告静岡産業社又は浪漫亭に対し，本件意匠権について実施許諾していない。
イこれを受け，浪漫亭は，被告静岡産業社に対し，同月末ころ，納期を同年７月６日として餃子１８粒用トレイを発注した。被告静岡産業社は，納期通りに上記トレイを製造する見込みが立たなかったため，原告に対し，同月３日に，上記トレイを製造するよう依頼した。
原告と浪漫亭は，再度協議を行い，浪漫亭は，今後，被告産業社に対しトレイを発注することはしないことを約束し，原告は，被告静岡産業社からの発注に応じて上記トレイを納品した。これにより，原告は，以後，被告静岡産業社が浪漫亭に対し焼売用容器を納入することはないと認識していた。
同年８月７日，Ｐ２らは，原告本社を訪問し，上記経緯について謝罪した。原告代表者は，被告静岡産業社に対し，今後原告が有する本件意匠権を含む知的財産権を侵害することがないよう厳しく求め，万が一，侵害行為がなされれば法的措置に及ぶことを明言した。
ところが，被告静岡産業社は，その後も浪漫亭に対して営業活動を続け，平成２８年１月から，継続して，被告製品を納入した。
ウ原告は，平成２９年８月ころ，浪漫亭からの焼売８粒用トレイの発注が途絶えたことを不審に思ってＰ１に確認したところ，被告静岡産業社が被告製品を納入していることを知った。
エそもそも，原告は，開発費用や意匠権の出願費用及び維持費用をかけて本件意匠権を保有・維持しているのであって，これを浪漫亭の取引を奪おうとする競合他社に対して無償で実施許諾するはずがない。
以上のとおり，原告は，被告静岡産業社による被告製品の納入を容認する意思はなく，そのような事実もない。
⑵被告らの主張について
被告らは，原告が被告製品の納入を同月よりも早い時期に知っていたと主張し，その根拠として原告製品の発注量の減少を挙げる。
しかし，原告製品の販売数量の増減は，浪漫亭の焼売の販売実績によるところであるし，仮に代替品が納入されていると認識できたとしても，それが侵害品であると認識することまではできないから，原告製品の受注が減ったからといって，被告製品の納入を認識するものではない。また，原告は浪漫亭に対し約５０種類もの製品を納品しているため，個々の商品の売上の推移までつぶさに把握していない。なお，原告製品２は，元から発注量が少ない製品であったため，発注が途絶えても，原告において侵害品が製造販売されているとの認識の契機にはならなかった。また，仮に，侵害品が製造販売されていることを原告が認識していたとしても，認識と許諾は別個の問題である。
⑶仮に，原告が，被告製品が浪漫亭に納入されている事実を知ってから被告静岡産業社に対し警告書を送付するまでに一定の期間が経過したという事実があったとしても，権利行使を行うか否か，また，権利行使を如何なるタイミングで行うかは，権利者が自由に判断し得る事項である。
４争点⑷（権利濫用・信義則違反）
【被告静岡産業社の主張】
上記３で主張したとおり，浪漫亭は，平成２７年８月ころ，原告が本件意匠権の実施を許諾したことを信用して被告静岡産業社に被告製品を納入させた。原告は，これを知りながら，何のクレームもせずに放置しており，浪漫亭及び被告静岡産業社は，被告製品の納入について原告に異存がないものと信じていたのであるから，原告が自らの容認を翻して本件訴訟を提起し，浪漫亭及び被告静岡産業社の信頼を裏切ることは，著しく信義に反し，また権利濫用として許されない。
【被告ヨコタ東北の主張】
浪漫亭に焼売用容器を納入する場合，浪漫亭の製造ラインに適合させる必要があるため，従来品である原告製品の形状に大きな変更を加えることはできないから，浪漫亭に原告製品以外の他社製品が納入された場合，その形状は原告製品とほぼ同じとならざるを得ず，原告としては本件意匠権が侵害されているおそれがあることを認識できるから，速やかにこれを阻止するための何らかの措置を執ってしかるべきである。
しかしながら，上記３で主張したとおり，原告は，平成２７年８月ころ，被告産業社が浪漫亭に納品することを認識し，遅くとも平成２８年夏ころには実際に被告製品が被告静岡産業社から浪漫亭に納入されていることを知ったにもかかわらず，被告らに対して問い合わせたり異議を申し立てたりすることはなかった。原告は，権利侵害のおそれを認識し得た上，権利を守るため何らかの措置を執ることが容易にできたにもかかわらず，長期間にわたって被告製品が被告静岡産業社を通じて浪漫亭に納入されることを容認していたのであるから，被告らの創意工夫の努力によって原告製品に比べて機能性が著しく優れ，本件意匠と美感も異なるに至った被告製品について，被告らに対して本件意匠の侵害を主張することは，権利の濫用又は信義則に反して許されない。
被告静岡産業社の主張を援用する。
【原告の主張】
上記３のとおり，原告は，被告静岡産業社による意匠権侵害行為を容認した事実も放置した事実もない。そもそも，権利行使を行うか否か，また，権利行使を如何なるタイミングで行うかは，権利者が自由に判断し得る事項であって，権利者の権利行使の選択やタイミングにおいて，信義則違反や権利濫用がはたらくことはない。
５争点⑸（被告ヨコタ東北の過失）
【被告ヨコタ東北の主張】


被告ヨコタ東北は，前記３のとおり，平成２７年４月，被告静岡産業社から依頼を受け，浪漫亭との打ち合わせも行いながら被告製品の試作を行っていたところ，同年６月上旬，Ｐ２から，「Ｘの部分がだめなのでなんとかしてほしい。」との依頼を受け，Ｘ字状の部分を五徳状にした，外見上も機能上も原告製品とは異なる被告製品を制作し，浪漫亭の了解の下，同年１０月中旬から１１月中旬にかけて，被告製品を完成させた。この間，容器の底部のＸ字状の部分に問題があることについて，詳細な説明はなかった。
なお，前記３のとおり，浪漫亭に納入する焼売用容器については，現行品の原告製品の形状を大きく変更することができないことが前提となっていた。被告ヨコタ東北は，被告静岡産業社からの発注に基づき，注文どおりに製造を行い，被告静岡産業社に対して引き渡す義務を負っており，被告静岡産業社からは，本件意匠権の存在やその内容について，Ｘ字の突条があること以上に説明を受けたことはなく，上記完成の際に，被告静岡産業社から被告製品に問題がないことの確認を受けていた。原告代表者とＰ２らが平成２７年８月７日に面談した際にも，本件意匠権について明確な説明はなかった。
したがって，被告ヨコタ東北は，調査を尽くしても本件意匠権を知り得なかったのであり，被告製品が浪漫亭から何の異議なく採用され，納入された後も，原告からは一度も警告も発せられることなく本件訴訟に至ったのであるから，過失の推定ははたらかない。
【原告の主張】
意匠権侵害行為については，意匠法４０条により過失が推定されるものであり，被告ヨコタ東北が主張するように，被告静岡産業社から問題がない旨の確認を得て被告製品の製造を開始したという事実があったとしても，過失の推定を覆滅するに足りるものではない。
また，浪漫亭は，平成２７年ころ，焼売用のトレイの底部にＸ字状の突条を設ける形状について原告が権利を有していることを認識しており，このことは，被告静岡産業社を通じ，被告ヨコタ東北にも伝わっていた。
したがって，被告らは，本件意匠権について調査することが十分に可能であったにもかかわらず，安易に本件意匠に類似する意匠を備えた被告製品を製造・販売してきたのであって，過失の推定の覆滅が認められる余地はない。
６争点⑹（共同不法行為）
【原告の主張】
被告らの不法行為は，同一侵害品の製造販売と転売の関係に立つものであるから，客観的関連共同性が認められる。また，被告らは，被告ヨコタ東北が被告静岡産業社に対し，「丸善様の容器とは違うデザインにするので問題ない」と申し述べ，その旨を静岡産業社が信じたことにより，被告製品の製造販売を開始したのであるから，主観的関連共同性も認められる。
したがって，被告らの侵害行為には，共同不法行為（民法７１９条１項前段）が成立する。
【被告静岡産業社の主張】
争う。
【被告ヨコタ東北の主張】
争う。前記のとおり，被告ヨコタ東北は，被告製品の形状をすべて自らにおいて決定したとはいえないことが明らかである。
７争点⑺（損害の発生及びその額）
【原告の主張】
⑴意匠法３９条１項に基づく損害賠償額
ア被告製品の販売数量
被告静岡産業社は，平成２８年１月ころから平成３０年２月ころまでの間，浪漫亭に対し，被告製品１及び被告製品２を，それぞれ（中略）個及び（中略）個販売し，被告ヨコタ東北は，同時期に，これと同数量の被告製品を，被告静岡産業社に対して販売した。
イ原告製品１の単位数量当たりの利益額
原告製品１の単価
原告は，被告静岡産業社が平成２７年４月ころに本件見積書を浪漫亭に提示するまでの間は，浪漫亭に対し，原告製品１を単価（中略）円（消費税別。以下の同様。）で販売していたから，同額を原告製品１の単位数量当たりの利益額の算定の基礎とすべきである。
仮に，原告製品１の単位数量当たりの利益の額が，本件見積書の提示以降，被告静岡産業社の不法行為により値下げを余儀なくされた後の原告製品１の単価に基づき算定されるのであれば，原告は，予備的に，その下落分に被告製品１の販売数量を乗じた額を民法７０９条に基づく損害賠償請求として請求するから，合計として同一の金額が認容されるべきである。
控除経費
原告製品１について，単位数量当たりの利益額を算定する際，単価から控除されるべき費用は，原材料費並びに梱包費及び運送費（原告が１００％子会社に委託し，同子会社が外注先に再委託した経費の額。）である。
原材料費は，レジンの仕入経費であり，原告製品１個当たり（中略）円である。梱包費は，ビニル袋及び段ボールの費用であり，原告製品１個当たり（中略）円である。
原告製品１の１個当たりの運送費は，（中略）円である。
まとめ
よって，原告製品１の単位数量当たりの利益の額は，（中略）円である。（計算式）（中略）円－（（中略）円＋（中略）円＋（中略）円）＝（中略）円なお，原告は，梱包費及び運送経費について，実際の額面に１０％を上乗せした額（それぞれ，（中略）円及び（中略）円）を控除経費とすることについて，争わない。
ウ原告製品２の単位数量当たりの利益額
原告製品２の単価
原告は，被告静岡産業社が浪漫亭に対して被告製品の見積を提示するまでの間，浪漫亭に対し，原告製品２を，単価（中略）円で販売していたから，同額が原告製品２の単位数量当たりの利益額の算定の基礎となる。
なお，原告製品２の単位数量当たりの利益の額が，被告静岡産業社からの上記申出の後に下落した原告製品２の単価に基づき算定されるのであれば，原告は，予備的に，その下落分に被告製品２の販売数量を乗じた額を，民法７０９条に基づく損害賠償請求として請求する。
控除経費
原告製品２について，単位数量当たりの利益額を算定する際，単価から控除されるべき費用は，原告製品１と同様に，原材料費，梱包費及び運送費であるところ，原告製品２は原告製品１に木目用フィルムを貼付して制作されるため，同フィルム費（１個当たり（中略）円）が原材料費として加算される。
まとめ
よって，原告製品２の単位数量当たりの利益の額は，（中略）円である。（計算式）（中略）円－（（中略）円＋（中略）円＋（中略）円＋（中略）円）
＝（中略）円
エ被告らの主張について


被告静岡産業社は，被告製品について本件意匠に相当する部分の寄与率（推定覆滅率）は５０％程度であると主張するが，浪漫亭が被告製品を購入した動機は，「ラップを外さずトレーのままレンジでできる」という必須の要件を，被告製品が本件意匠と類似する底部の形状を備えることによって満たしたことにあるから，被告製品の販売に対する本件意匠の寄与度は１００％であり，推定覆滅されるべき事情はない。
本件意匠は，浪漫亭から，焼売をトレイに投入した状態で蒸すことができるトレイを納品してほしいとの要請を受けて開発したものであるところ，この目的のためにはトレイの底の形状を工夫する必要があり，本件意匠はこれを実現する形状として工夫して創作されたものである。したがって，本件意匠又はこれに類似する意匠を備えたトレイの底であることは，需要者である浪漫亭との取引において必須の前提となったものであるから，本件意匠が部分意匠であることは，意匠法３９条１項但書の事情とはならない。
また，被告静岡産業社は，本件において，損害額の少なくとも９０％超について過失相殺がなされるべきであると主張するが，その主張を基礎付ける事実は権利濫用の主張を基礎付ける事実と同一であるから，原告は，前記４で述べた権利濫用等の主張に対する反論を援用する。
被告ヨコタ東北は，原告主張の被告ヨコタ東北の譲渡数量が原告の実施能力を超えると主張するが，原告の工場では，原告製品１以外にも，多数の種類の包装用容器を製造されており，受注状況に応じてラインを切り替え・調整したり，ラインの稼働率を調整したりしているのであるから，被告製品の販売数量に相当する受注が追加的になされていれば，ラインを適宜切り替え・調整し，あるいはラインの稼働率を上げることによって，受注した製品を製造することは十分に可能である。
オまとめ
以上より，被告らが被告製品を製造販売したことにより原告が被った損害額は，意匠法３９条１項により，被告製品１につき５２０２万０４９０円，被告製品２につき４２４万１０３０円（合計５６２６万１５２０円（税抜き），６０７６万２４４１円（税込み））と算定される。
（計算式）
被告製品１（中略）個×（中略）円＝５２０２万０４９０円被告製品２（中略）個×（中略）円＝    ４２４万１０３０円よって，被告らは，意匠法３９条１項に基づき，原告に対し，連帯して，６０７６万２４４１円の損害賠償義務を負う。
⑵原告製品の値下げによる損害賠償額
ア原告は，原告製品を浪漫亭に対してのみ販売していたところ，平成２７年４月ころ，被告静岡産業社が，浪漫亭に対し，「月間４１万円で年間４９２万円のコストダウンになります」と記載した本件見積書を提示した。本件見積書は，原告製品と同じ形状の商品を納入する前提で作成されたものであるため，本件意匠権に対する侵害品についての販売の申出に当たる。
これにより，原告は，別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」のとおり，原告製品の単価の値下げを余儀なくされた。
特に，原告製品１については，本件見積書が浪漫亭に交付された直後に，被告静岡産業社が提示した見積単価と（中略）円への減額を余儀なくされたのである。被告静岡産業社が原告製品に比べて安価で被告製品を提供できたのは，被告製品が当初より原告製品に代替する製品として，浪漫亭の焼売の製造ラインの乗せるための商品として製造されたものであって，被告らにおいては原告が要した成否に開発コストや浪漫亭の製造ラインとの適合性の試験等の費用が不要であったからにすぎない。
したがって，被告静岡産業社の上記行為により，原告が原告製品の販売において被った損害（値下げ相当額の損害）は，被告静岡産業社の本件意匠権侵害行為によって通常生ずる，侵害行為との相当因果関係が認められる損害である。イ上記被告静岡産業社の本件意匠権侵害行為による損害額は，上記別紙のとおり，原告製品１につき合計４４１万２７７５円，原告製品２につき合計８万２０５６円であり，合計４４９万４８３１円（税抜き），４８５万４４１７円（税込み）である。
よって，被告らは，原告に対し，連帯して，４８５万４４１７円の損害賠償義務を負う。
⑶弁護士・弁理士費用
被告らの上記不法行為により原告が被った損害額の合計は，６５６１万６８５８円であり，被告らの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は，６５６万円を下らない。
よって，被告らは，原告に対し，連帯して，弁護士費用・弁理士費用相当額の損害金として，６５６万円の損害賠償義務を負う。
⑷まとめ
以上より，被告らは，原告に対し，本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として，連帯して，７２１７万６８５８円及びこれに対する不法行為の後の日である平成３０年３月３０日から支払済みまでの遅延損害金の支払義務を負う。
【被告静岡産業社の主張】
⑴意匠法３９条１項に基づく請求について
ア原告製品の限界利益算定のベースとなるべき価格帝国データバンクのよる調査報告書（乙６）によれば，原告全社の平成２８年７月期におけるプラスチック容器の販売事業の売上高は（中略）円であり，変動費合計（中略）円を控除すると，（中略）円であるところ，原告の主張によれば，原告における原告製品の製造数量が全製品の製造数量に占める割合は（中略）％以下であるから，限界利益も，（中略）円程度にすぎないはずであり，原告が主張する限界利益の額（６０７６万２４４１円）は，明らかに過大である。原告は，値下げ前の販売単価を基準として原告製品の単位数量当たりの利益の額を算定すべきと主張するが，原告製品の販売単価が値下げされたのは，原告製品の品質に問題があったからであり，被告製品の販売とは無関係である。したがって，原告製品の限界利益算定のベースとしては，あくまで値下げ後の実販売価格によるべきである。
イ控除経費の費目
限界利益を算定する上で，少なくとも原告製品の製造のために使われている直接労務費及び電気代は控除されるべきである。
ウ推定覆滅（寄与率）
被告製品における本件意匠権の対応部分は，面積比で５０％程度であるから，寄与率は５０％程度と考えるべきである。
⑵値下げによる損害について


原告は，被告製品が浪漫亭に納入されるようになった後（平成２８年１月以降）も，平成２９年１２月までは，原告製品を納入していたのであり，少なくともその間は，原告製品と被告製品は浪漫亭に対して併売されていた。原告製品には，品質上の問題点（製品の周りの縁の広狭にばらつきがあり，浪漫亭の製造ラインへのセッティングに支障があったこと，及び，縁の抜きが悪く，焼売の表面を覆うラップが切れてしまい，再包装が必要となったこと）があったため，浪漫亭から納入単価の減額を求められ，最終的には取引を失うこととなったものと考えられ，被告製品の納入とは関係がない。
原告は，被告静岡産業社が本件見積書を提出したことが本件意匠権の侵害行為であると主張するが，同時期には被告製品のデザインは全く決まっておらず，当時，本件意匠権の侵害に該当する行為は全くなかった。また，原告製品１の単価は，同年５月に（中略）円となった後，同年７月には（中略）円となり，被告製品の納入が開始された平成２８年１月以降も同価格を維持していたことからも，被告製品の納入と原告製品の単価とは無関係であるといえる。
⑶過失相殺
原告は，前記のとおり，平成２８年１月から被告静岡産業社による被告製品の納入が開始された時点でその事実を了知していたものと考えられるが，原告は浪漫亭に対しても被告静岡産業社に対しても何らのクレームをせず，原告が主張するところの損害を拡大させた。これは，自招の危険といってよい事態であり，損害の少なくとも９０％超について過失相殺がなされるべきである。
⑷弁護士・弁理士費用相当額の損害について
争う。
【被告ヨコタ東北の主張】
⑴意匠法３９条１項に基づく請求について
ア相当因果関係の不存在
被告静岡産業社が被告製品を浪漫亭に納入し始めたのは平成２８年１月であるが，これ以後も浪漫亭には原告製品が納入されていたのであるから，被告製品の製造販売により原告製品の取引が終了したという事実はない。浪漫亭が被告製品を原告製品と並行して購入し始めたのは，原告製品にはない被告製品の特徴（前記１参照）が機能面で優れていた一方で，原告製品には機能上も品質管理上も問題があったからであり，被告製品が本件意匠と類似していたからではない。
したがって，浪漫亭が原告製品の購入を中止したとしても，原告が主張する意匠権侵害との間に相当因果関係はない。
イ原告の実施能力
原告製品１の販売数は，被告ヨコタ東北が納入する前の平成２７年１０月分は（中略）個，同年１２月分は（中略）個であり，被告ヨコタ東北の平均数量（５０万３７２３個）よりもはるかに少ない数量であるから，原告の損害額の主張は，自己の実施能力を超えるものである。
ウ意匠法３９条１項但書（「販売することができないとする事情」）被告製品には，原告製品よりも販売価格が廉価であり，ブランド力や製品そのものの品質が優れているという事情があったため，被告製品全量について，原告には販売することができないとする事情があったと解すべきである。
エ控除経費の費目
原材料費，梱包費，運送費以外にも，一般的には，シート加工賃及び金型成形加工賃並びに労務費及び電気代もかかるはずである。
⑵値下げによる損害について
原告製品の価格は，原告と浪漫亭との間において，自由な意思に基づく交渉により決定されているというべきであり，被告静岡産業社が見積等の申出をしたこととの間には相当因果関係がない。
被告ヨコタ東北は，浪漫亭に対し，見積単価を提示して販売の申出をした事実はなく，試作品を作成して最終的に完成したのは，平成２７年１０月から１１月であるところ，この時期に原告製品の販売数量が特段減少した事実は認められない。原告は，同年４月ころ，被告製品の販売の申出があったことを理由に原告製品が値下げされたと主張するが，同時期，被告製品のデザインは決定しておらず，販売見込みもなかったのであるから，原告主張の単価の値下げは，被告製品の販売によるものでないことは明らかである。
原告製品の販売数量の減少は，原告製品に品質等の問題があり，浪漫亭において併販を躊躇するとの経営判断をしたことが原因ということができる。
⑶弁護士費用・弁理士費用相当額について
争う。
８争点⑻（売買残代金請求）
【原告の主張】
被告静岡産業社は，平成２７年７月３日，浪漫亭に対し納品するための餃子１８粒用トレイを，同月６日までに納品するよう求めた。原告は，同月３日，１個当たりの単価５０．０円であれば応ずる旨回答し，被告静岡産業社は，これを承諾し，同日，原告に対し，同製品を１０万個発注した。
原告は，同製品を１０万個製造し，被告静岡産業社の指示に応じ，同月６日に３万０４００個を，その後６万９６００個を，浪漫亭に対して納品した。被告静岡産業社は，上記３万０４００個については単価１４．２円，６万９６００個については単価１３．２円の計算で，浪漫亭を通じて支払を行ったが，残代金３９４万１５６８円（税込み）については，いまだ支払がない。（計算式）（５０．０－１４．２）×３万０４００個×１．０８＋（５０．０－１３．２）×６万９６００個×１．０８＝３９４万１５６８円したがって，被告静岡産業社は，原告に対し，上記残代金３９４万１５６８円及びこれに対する平成３０年３月３０日から支払済みまでの遅延損害金の支払義務を負う。
【被告静岡産業社の主張】
⑴代金額についての取決め
平成２７年９月に，浪漫亭，原告及び被告静岡産業社の関係者が出席して行われた会議において，原告主張に係る原告製品１０万個については，浪漫亭から原告に直接納入の指示と代金の決済を行うこと，代金は従前原告が浪漫亭に納入していた際と同一の価格として浪漫亭から原告に対して支払をすることが取り決められ，浪漫亭は原告に対してその代金を支払った。
したがって，被告静岡産業社が原告に対して支払義務を負う残代金はない。
⑵消滅時効
原告製品の納入は，遅くとも平成２７年中には完了しており，平成２９年末までには消滅時効が完成しているため，これを援用する（民法１７３条１号）。
第４当裁判所の判断


１認定事実（前提事実及び後掲各証拠又は弁論の全趣旨から認定できる事実）⑴原告と浪漫亭との取引の経緯等（甲１，２，１１，原告代表者）原告は，浪漫亭の設立時（平成１２年４月）より，食品包装用容器を納入していたところ，平成１７年夏ころ，浪漫亭が焼売の製造販売を行う計画が立ち上がった際，浪漫亭から，製造ライン上で，自動的に空のトレイに生の焼売が詰められ，その状態でトレイごと蒸して冷却後にラップで自動包装するという製造工程が示されるともに，トレイに焼売を載せたままで蒸すことができるトレイの開発を依頼された。浪漫亭からは，その他，焼売の形状（四角）及び寸法並びに１つのトレイに収容する個数（６個及び１０個の２種類）等についてはおおよその指示があったものの，焼売用容器の底の形状については特定されておらず，いったん原告が製造したトレイを納入して製造ライン上で焼売を製造し，不具合があれば随時改善することとされた。
原告は，当初，トレイの収容部の底部にＸ字状の突条を設ける構想を持っていたが，焼売がそれ自体の重量と粘度によって突条部に食い込むことを懸念し，平成１７年１２月ころ，底が手裏剣状となった図面（甲１０）を作成し，平成１８年１月ころ，同図面に沿って製造した焼売６個用及び１０個用のトレイの完成品を，当時浪漫亭の商品を製造していた飯野デリカ食品株式会社（以下「飯野デリカ」という。）の工場に納入した。その後，原告は，同年２月から６月ころ，浪漫亭から，機械との適合性，機械にトレイを自動供給するためのスタッキング，高さ等々の改善点について相談を受け，その都度細かな修正を行った。
原告は，トレイの収容部の底部を手裏剣状ではなくＸ字状としても浪漫亭の製造ラインに使用することができ，その方がデザイン性に優れ，蒸す能力が高いと考え，ポケット部や段部等のある本件意匠に類似する形状の金型を再制作し，同月１９日に焼売６個用及び１０個用のサンプル品を納入し，同月２３日，本件意匠権について出願するとともに，同月１０月までの間に，従来品の手裏剣状のトレイからすべてＸ字状の新製品へ切り替えた。その後も，原告は，浪漫亭からの修正の要望に応じ，トレイの形状について細かな修正を行うなどし，平成１９年２月ころ，焼売８個用の原告製品の販売を開始した。
浪漫亭は，原告製品に焼売を入れてスーパーマーケット等で販売する際，パッケージ上に，「ラップを外さずトレーのままレンジでできる」という文言を記載していた（甲４参照）。
⑵被告静岡産業社と浪漫亭の取引の経緯等（甲５，６，１９，２０，乙２ないし５，丙１，原告代表者，証人Ｐ３，証人Ｐ２）
ア被告静岡産業社は，平成１８年２月ころから，浪漫亭の焼売用容器用のラップを飯野デリカに納入していたが，平成２７年春ころ，Ｐ２がＰ１に対し，包材やトレイ等の新しい取引を要望したところ，Ｐ１は，Ｐ２に対し，原告製品を渡して同じような物が必要なので見積を出すよう告げた。
被告静岡産業社は，容器の製造を被告ヨコタ東北に依頼することとし，原告製品の価格よりも安い単価の見積を依頼し，同年４月６日，被告ヨコタ東北から受領した見積に基づき，Ｐ１宛てに本件見積書を提示した。本件見積書には，「品名」欄に，「焼売トレー８    白使用量６０万枚／月間」，「焼売トレー    ８木目    使用量５万枚／月間」との記載があり，それぞれの「単価」欄には５．３０円及び５．７０円と記載されていた。また，「備考欄」には，「月間４１万円で年間４９２万円のコストダウンになります。」との記載があった。
イ原告は，同月ころ，浪漫亭から本件見積書や被告静岡産業社による他の商品に関する見積書を提示されたため，同年５月以降，原告製品１の単価を，従来の（中略）円から本件見積書と（中略）円に値下げし，同年６月以降，原告製品２の単価を，従来の（中略）円から（中略）円に値下げした。また，原告代表者は，浪漫亭に対し，被告静岡産業社には，試しに一度，納入数が少なく採算がとれない商品である餃子１８個用及び焼売木目８個用の容器を作らせてみてはどうかと提案し，浪漫亭は，同年５月末，餃子１８個用容器を被告静岡産業社に対して発注した。ウ同年５月１４日，浪漫亭において，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３及び金型製造業者等が参加し，打ち合わせが行われ，浪漫亭の製造ラインに適合させるため，容器の底面の凹凸やＸ字状の突条も含め原告製品と同じ形の試作品を製造することとなった。被告ヨコタ東北は，同月２０日，試作品を完成して納品し，木目の色合いや柄について修正した。
Ｐ２は，Ｐ１から，底のＸ字部分の形状につき，原告には特許か何かわからないが権利のようなものがあるので，全く同じものにはしないようにと指示を受け，同年６月上旬，Ｐ３に対し，これを伝えて底の形状を変更してもらいたいと述べた。Ｐ３は，原告のホームページを確認し，原告がトレイの剥離性がよいという特許を有することを把握したが，本件意匠権の存在については確知しないまま，底部の十字状の突条の中央部分を開けた形状の試作品に変更した。エ同年７月３日，被告静岡産業社は，浪漫亭から発注を受けた餃子１８個用容器につき納期に間に合わなくなったため，原告に対し，期限を同月６日として単価５０円で製造を依頼した。原告は，同日までに同容器を製造して浪漫亭に納入した。同年８月７日，Ｐ２らが原告を訪問し，上記経緯について謝罪と礼を申し述べようとしたが，原告代表者は，Ｐ２らに対し，原告の知的財産権を侵害しないように強く求め，もしそのようなことがあれば法的措置を執る旨述べ，これに対しＰ２は，原告製品と全く同じ容器は作らない旨を述べた。
⑶被告製品の納入開始（乙２，丙１，証人Ｐ３，証人Ｐ２）被告ヨコタ東北が，試作品の底部の形状を上記⑵ウのとおり変更した後，Ｐ１からは特に修正の指示はなく，平成２７年１０月中旬から１１月中旬ころ，試作品のラインテストと改良を経た後，被告製品が完成し，平成２８年１月以降，浪漫亭に納入された。当初，被告製品は月間１８万６０００個程度使用されていたが，平成２９年以降は，月間７０万個から８０万個程度使用されるようになった。⑷原告製品の価格及び販売量の推移（甲１９，２０）
ア原告製品１


原告は，原告製品１を，別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」のとおり浪漫亭に販売し，平成２７年５月には単価を従来の（中略）円から（中略）円に変更し，同月及び６月には約（中略）個の売上があった。同年７月から平成２９年１月まで，単価は（中略）円となり，毎月の売上は約（中略）個から（中略）個であった（販売数が０個であった平成２８年１２月を除く）。平成２９年２月以降の単価は（中略）円，毎月の売上は約（中略）個から（中略）個であり，平成２９年８月から１０月及び同年１２月以降の販売個数は０個である。
イ原告製品２
原告は，原告製品２を，別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」のとおり浪漫亭に販売し，平成２７年６月に単価が従来の（中略）円から（中略）円となり，同月から平成２８年３月までの毎月の売上は約（中略）個から（中略）個であったが，同年４月及び５月と同年７月以降の販売個数は０個である。
⑸被告製品の廃棄等（甲７ないし９）
原告は，平成３０年１月１９日付けで，被告静岡産業社に対し，「警告書」と題する書面を送付し，被告製品が本件意匠権を侵害するとして，被告製品の販売中止及び在庫廃棄を求めた。被告静岡産業社は，本件意匠と被告製品との類似については否認しつつ，円満解決のためとして，同年２月，浪漫亭への被告製品の納入を中止し，被告ヨコタ東北は，被告製品の在庫及び金型をすべて廃棄した。
⑹事実認定に関する補足説明
原告は，平成２７年７月，被告静岡産業社が浪漫亭から発注を受けた餃子１８個用容器１０万個について納期に間に合わなくなり，原告に対して納期を３日後として代わりに製造するよう求めてきた際，Ｐ１に電話を掛け，Ｐ１は，被告らにはトレイを二度と作らせないと約束したと主張する。
確かに，原告としては，競合相手である被告静岡産業社が，短い納期で大量の受注をしたのであるから，いったん納入先である浪漫亭に対し，今後の取引の有無等について確認するのが自然であるとも思われる。
しかし，原告が上記発注を納入し終わった後の同年８月にＰ２らが原告本社を訪問した際，原告代表者がＰ２らに対し，上記Ｐ１との約束を持ち出すことなく，今後原告の知的財産権を侵害しないように強く求めたことや，平成３０年以降，原告が被告らに対し本件意匠権の侵害について警告を行ったときに，上記Ｐ１との約束について言及しなかったこと，及び原告において浪漫亭が被告製品の納入を受けたことを知った後も浪漫亭に対し特にクレーム等をしていないといった事実から，平成２７年７月の時点で，Ｐ１が原告代表者に対し，今後一切被告らにはトレイを作らせない旨を明確に約束したとまで認めることはできない。
２争点⑴（本件意匠と被告製品との類否）
⑴本件意匠の要部について
ア本件意匠は，食品包装用容器の複数の収容部の底に配された凹凸状の底部の形状に関する部分意匠であるところ，同意匠は，食品包装用容器の各収容部にそれぞれ生の焼売等を収納した状態で電子レンジにより加熱した際，焼売自体はＸ字状の突条に支えられ，熱や水蒸気が対流することにより焼売が蒸し上がるのと同時に，焼売から流出した水分や脂分が，突条の周りの段部に流れ落ち，収容部の四隅のポケット部に溜まることにより，焼売の底が水分や脂分でベトつくことなく食べられるという機能的な特徴を備えるものである。
本件意匠に係る物品の需要者は，食品メーカーであるところ，上記特徴からすれば，本件意匠に係る物品のような食品包装用容器を見る際には，上方あるいは斜め上方から見下ろした際の底部の形状，すなわち底部の突条を含む凹凸形状に注目するものと考えられる。
そうすると，本件意匠の要部は，以下の形状であると認めるのが相当である。①各収容部の底部の中心に，対角線上に長さが等しいＸ字状の突条が設けられ
ていること
②各収容部の底部の四隅に，突条の各先端部を囲うようにポケット部が設けら
れていること
③各収容部の底部の四辺の中心に凸部が設けられていること④突条，ポケット部，凸部に囲まれた部分に段部が設けられていること⑤６個（３列×２段）の収容部が形成されていることイ被告ヨコタ東北は，これに加え，収容部底面から立ち上がる面との接合面がそれぞれ直線的に折り曲げられていることが要部であると主張する。しかし，本件意匠を上方又は斜め上方から観察した場合，上記①ないし⑤の凹凸形状とこれらが構成する模様及び収容部の数については容易に看取することができ，それによる機能的側面を推測することもできるが，収容部底面から立ち上がる面との接合面が直線的に折り曲げられている点については，一見して看取し難く，それによって生じる機能についても推測が容易ではなく，美感としての印象も希薄である。
したがって，被告ヨコタ東北の上記主張を採用することはできない。
⑵本件意匠と被告意匠の対比
ア共通点
本件意匠と被告意匠との共通点は，基本的構成態様すべて（本件意匠のＡないしＧ，被告意匠のａないしｇ），及び具体的構成態様のうち，突条の先端が丸みを帯びた形状であり，丸み部分がポケット部に入り込むよう配されている点（本件意匠のＩ，被告意匠のｉ），凸部が平面視略三角形状に形成されている点（本件意匠のＪ，被告意匠のｊ），突条と凸部の高さが同一である点（本件意匠のＭ，被告意匠のｍ）である。
なお，被告ヨコタ東北は，被告製品の構成態様ｆ「ポケット部，突条，凸部に囲まれて段部が形成されている」について否認するが，被告製品の各収容部の四辺のうち容器の長辺側の一辺については，凸部及び段部の代わりに，これらと同じ形状をした，段部よりも底面側に凹み，かつ，ポケット部よりも平面側に浅く形成された段差がある（被告意匠のｋ参照。）から，上記ｆは段部の記述として正確である。
イ差異点
本件意匠と被告意匠との差異点は，以下のとおりである。
突条の形状について
本件意匠では，突条が平面視Ｘ字状に形成されているのに対し，被告意匠では，突条は交差せず，中央部に，段部と同じ高さで一体となった，突条の長さの４分の１程度の直径の空間がある点（本件意匠のＨ，被告意匠のｈ）。
凸部の数について


本件意匠では，凸部は底部の四辺にそれぞれ１個（合計４個）形成されているのに対し，被告意匠では，容器の長辺側に位置する収容部の辺に凸部が形成されておらず，その余の三辺にそれぞれ１個（合計３個）形成されており，凸部が形成されていない辺側の２つのポケット部と突条に囲まれた部分は，段部よりも底面側に凹み，かつ，ポケット部よりも浅く形成された段差となっている点（本件意匠のＫ，被告意匠のｋ）。
段部の形状について
本件意匠では，段部は同一の形状で４個形成されているのに対し，被告意匠では，段部が中央部で連結して一体となっており，容器の長辺側に位置する収容部の辺側には段部ではなく段差がある点（本件意匠のＬ，被告意匠のｌ）。
収容部の数について
本件意匠では，収容部は６個（３列×２段）形成されているのに対し，被告意匠では８個（４列×２段）形成されている点（本件意匠のＮ，被告意匠のｎ）。
⑶差異点についての評価
ア突条の形状について
上記差異点のうち，突条の形状に関する差異は，要部に関するものであって，収容部の中央に位置し，その形状から焼売等を直接支える機能をイメージさせることから，需要者が上方又は斜め上方から食品包装用容器を観察する際，最も注目を引く差異であると考えられる。
そして，２本のＸ字状の突条と，４本の非交差で中央に空間のある突条では，美感が異なると言わざるを得ない。
しかし，被告製品の突条も，収容部の対角線上に位置し，その先端が丸みを帯びている点においては，本件意匠の突条と類似しており，突条の幅の太さにも顕著な差はない。また，被告製品の突条の中央部分にある空間の直径は，突条全体の長さの約４分の１であり，突条の空間側の突端も，先端側と同様に丸みを帯びているため，全体として，被告意匠の突条は，Ｘ字状の中央部分を欠くもの，Ｘ字が変化した形状という印象を与える。
被告ヨコタ東北は，被告意匠の突条が五徳状であると主張するが，一般的な五徳は，その中央部に鍋や薬缶等の調理器具を置くという機能上，比較的広い空間が設けられており，突条の数も奇数であったり，より多数であることが多いと考えられるから，被告意匠を見た需要者の多くが五徳を想起するとは考え難い。被告らは，被告製品においては，焼売等から流出した水分や脂分が上記中央の空間を通ってポケット部に流入し，かつ，水蒸気の対流によって熱の通りにくい焼売の中心部まで短時間で加熱することができる一方，本件意匠に類似する意匠を備える原告製品においては突条のＸ字の中心部に水蒸気及び油脂等が付着し，焼売の底部がベトついてしまうから，突条の形状の差異が機能性の優劣につながっていると主張する。しかし，被告製品及び原告製品における，焼売等から流出した水分や脂分の経路や水蒸気や熱の対流の仕組みについては特に立証がなく，不明であるといわざるを得ないから，上記被告らの機能性の優劣に関する主張を採用することはできない。
以上より，上記突条の形状の差異は，意匠を全体的として観察した際に，美感に決定的な影響を与える差異であるということはできない。
イ凸部の数及び段部の形状について
凸部の数に関する差異は，要部に関する差異ではあるものの，被告製品の長辺側に位置する収容部の辺には，凸部及び段部の代わりに，被告製品を上方から観察した際，他の三辺における凸部及び段部と同じ位置に，両者を合体させた形状の段差が存在するため，一見して，他の三辺における凸部がある部分と段差との高低差がないこと及び段差とポケット部との高低差が段部とポケット部との高低差よりも小さいこと（段差と突条との高低差が段部と突条との高低差よりも大きいこと）を除けば，凸部がないことにより他の三辺側と大きく異なる印象を与えるとまではいえない。
また，段部の形状についても，本件意匠においては突条によって中央で分断された４つの同じ形の段部が存在するのに対し，被告意匠においては，容器の長辺側を除く三辺側において同じ形の段部が突条の中央部でつながっているという差異があるものの，上記のとおり，突条の中央部の空間は比較的狭く突条が略Ｘ字状であるとの印象を失わせるものではなく，段差と段部の高低の違いを除けば，本件意匠と被告意匠における突条及びポケット部を除いた部分（段部あるいは段差と凸部を合わせた部分）の印象が大きく異なるとまでいうことはできない。被告静岡産業社は，被告製品は本件意匠の持つ上下左右の対称性（シンメトリー）を喪失しているところ，需要者である食品メーカーは，食品包装用容器について高度な知識を有しているため，上記相違は一目で判別されると主張する。確かに，被告製品の収容部には上下の対称性がないことは認められるが，左右の対称性はいまだ失われていないし，上記のとおり，上方から平面視した場合には，上下の対称性の喪失も取り立てて注目を引くということもない。
被告ヨコタ東北は，容器の長辺側の空間が一つの大きな凹部となっていることにより，焼売等から流出する水分又は油脂を受け止め，焼売等がベトつくのを防ぐ効果があると主張するが，上記アと同様に，段部の形状の差異がそのような機能の優劣につながることの立証はなく，この点に需要者が注目すると認めることはできない。
以上より，凸部の数及び段部の形状に関する差異が美感に与える影響は些細なものというべきである。
ウ収容部の数について
本件意匠及び被告意匠においては，同じ形状をした収容部が連続して縦横に並べられており，横に３列（合計６個）か４列（合計８個）かという点に差異があるところ，需要者である食品メーカーとしては，一つの容器に納められる焼売等の数に関心があるとしても，上記連続の仕方自体はいずれも食品包装用容器としてありふれたものであるし，容器全体の縦横比（収容部１列分）の違いにより美感に著しい違いが生じるということもできない。
⑷まとめ
以上より，本件意匠と被告意匠との差異点は，いずれも要部に関するものではあるが，その差異が共通点を凌駕するものではなく，本件意匠と被告意匠は，全体として需要者に一致した印象を与えるものであり，美感を共通にするというべきであるから，被告意匠は，本件意匠に類似すると認められる。意匠に係る物品が同一であることは，前述のとおり争いがないから，被告製品の製造・販売は，以下の抗弁等が認められない限り，本件意匠権の侵害となる。
３争点⑵（無効の抗弁）
⑴新規性喪失（争点⑵ア）


前記認定事実によれば，原告が，底部の突条の形状を，甲１０の図面記載の手裏剣状から，現状の原告製品に近いＸ字状の形状に切り替えた製品のサンプルを，飯野デリカに初めて納入したのは平成１８年８月１９日であり，本件意匠の出願日（同年６月２３日）後であると認められる。
被告らは，遅くとも同月１日には，本件意匠と相当類似した意匠の製品となっていたはずであると主張するが，甲１１の別紙２によれば，平成１８年２月１日，同年４月１８日，同年６月１日に行われた形状の変更はいずれも「マイナーチェンジ」とされているのに対し，同年８月１９日には「形状変更したサンプル品」，同年１０月４日及び同月６日には「６ヶ入り（１０ヶ入り）従来品の最終納品，以後新商品を納品」と記載されていることから，平成１８年２月から同年６月までの形状変更はいずれも細かな点の変更に過ぎず，金型の変更を伴って底部の突条の形状を大幅に変更したのは，同年８月以降であったと解するのが相当である。したがって，本件意匠権に，意匠法３条１項の無効理由があるとは認められない。
⑵創作容易性（争点⑵イ）
乙１意匠は，原告が主張する通りの特徴（前記第３の２⑴原告の主張ア①ないし⑦）があると認められるところ，その中でも，（ⅰ）乙１意匠の各収容部には，Ｘ字状の凹部（底面）が設けられており，その中に，対角線上に非交差の４本の突条及びその間の中央部に平面視円形の上向き突起が設けられている点，（ⅱ）各突条の先端部と四隅との間に，凹部を貫通する円弧状のスリットが形成されている点，（ⅲ）凹部と各側壁との間に設けられた三角形状の凸部の略中央に，平面視において円形の下向き突起が形成されている点等は，いずれも本件意匠の有しない特徴であり，かつ，本件意匠の要部に関わり，上方又は斜め上方から観察した際の美感に大きな違いを与えるものと考えられる。
また，乙１意匠は，各収容部に載せた焼売，餃子，饅頭等の蒸しものを蒸すときに，底面に設けられた複数の突起及び，複数のスリットが蒸しものの重みで開くことにより，容器と蒸し器（蒸煮装置内部の多孔棚板）との間に蒸気通路が形成されるという作用が得られるように配置されたものであって（乙１），乙１意匠が表象する機能は，容器にラップを掛けたまま電子レンジで加熱した際，各収容部の底面の凹凸形状により収容部内に水蒸気を滞留させて焼売等を蒸し，焼売等から流出した水分や脂分がポケット部に溜まるようにして焼売等の底面がベトつかないようにするという本件意匠が表象する機能とは異なるといわざるを得ない。そうすると，乙１意匠と本件意匠とでは，美感や意匠によって表象される機能が大きく異なるというべきであるから，当業者が乙１意匠から本件意匠を容易に創作することができたということはできず，本件意匠権に，意匠法３条２項の無効理由があるとは認められない。
４争点⑶（黙示の実施許諾）
⑴被告らが製造する製品の形状について
Ｐ２が本件見積書を提出する際，Ｐ１及び被告らの間では，被告らが，原告製品の代替品となるような，浪漫亭の製造・梱包ラインに適合するような焼売用容器のトレイを製造して納入することが前提とされていたのであるから，完成品のトレイの形状が，現行品である原告製品とある程度似通ったものになることは，当然に共通の認識となっていたものと考えられる。また，浪漫亭は，「ラップを外さずトレーのままレンジできる」と，従来品である原告製品のパッケージに記載して焼売を販売していたのであるから，被告らの納入する焼売用容器にも，購入者がラップを外さずに電子レンジで蒸すことができるという機能が備わっていることは，被告らが浪漫亭に製品を納入する上で必須であったと考えられる。もっとも，浪漫亭の製造ラインに適合し，かつ，上記のような機能を備える焼売用容器であっても，底部の形状が本件意匠と類似しない製品も無数に想定し得るのであるから，上記の事情から，被告らの製造する製品が，本件意匠権の侵害品となることが，当初から確定していたということにはならない。⑵平成２７年４月ころの原告代表者の発言について原告は，同月ころ，Ｐ１から本件見積書を示されたが，このころ，被告製品はまだ試作品も完成しておらず，上記⑴のとおり，浪漫亭の製造・梱包ラインに適合し，ラップしたまま電子レンジで蒸すことのできる焼売用容器であっても，必ずしも原告製品の底部と同一又は類似した形状を備えるとは限らないから，このときに原告が具体的な被告製品の形状を知ったということはできない。原告代表者は，このころ，Ｐ１に対し，被告静岡産業社に餃子１８個用及び焼売木目８個用の容器を作らせてみてはどうかと発言しており，後者の容器については原告製品２と競合するものであると考えられるが，原告代表者としては，Ｐ１から，原告製品よりも安い単価で焼売等の容器を製造するという内容の本件見積書を提示され，原告製品の単価を値下げせざるを得なくなったという状況の下で上記発言を行ったのであるから，原告が，一定の試行錯誤を経て原告製品の意匠，形状を決定したように，被告静岡産業社においても，自力で容器のデザインや製造を行うことを前提としていたと考えることができる。
以上によれば，原告代表者の上記発言が，被告静岡産業社において，原告製品と同一又は類似の意匠を有する容器，あるいは本件意匠と同一又は類似の意匠を有する容器を製造，販売することを許諾する趣旨までも含むと解することは困難である。
⑶Ｐ１による被告製品の形状変更の指示について
Ｐ１は，同年６月ころ，Ｐ２に対し，本件意匠権の存在や内容を明確に示すことなく，試作品の底部の形状について，原告製品には特許か何か分からないが権利のようなものがあるので，全く同じ物にはしないようにと指示し，Ｐ２は，これをＰ３に伝えた。
Ｐ３は，原告のウェブサイトを閲覧するなどし，原告がトレイの剥離性がよいという特許権を有することは知ったものの，本件意匠権の存在については認識しないまま，試作品の底の突条をＸ字状から現在の被告製品の底部の形状に近い形へと変更したところ，Ｐ１からはこれについて特に修正の指示がなかったため，さらに若干の改良を経た上で，平成２７年１０月中旬から１１月中旬ころ，被告製品を完成させ，平成２８年１月以降，浪漫亭に納入した。


以上の経緯からは，被告らの担当者は，未確定ではあるものの，原告が原告製品の底部のＸ字状の形状につき何らかの知的財産権を有しており，これに抵触することは回避しようとしていたことになるが，本件意匠権の実施の許諾があったとすれば無用なことである。
以上より，本件意匠権の実施について，原告が黙示的に許諾していたと解することはできない。
⑷原告本社における原告代表者とＰ２らとの面会について被告らは，平成２８年８月７日，Ｐ２らが原告本社を訪問して原告代表者と面会した際，原告代表者がＰ２らに対し，原告の知的財産権を侵害することのないよう強く求め，Ｐ２らが焼売用の容器で全く同じものは作らないと答えたことによって，原告は，今後被告静岡産業社が浪漫亭にトレイを納入することを認識し，原告製品と全く同じものを作らないという限度で実施許諾をしたと主張する。しかし，上記のやり取りの趣旨としては，Ｐ２は，原告代表者に対し，意匠権侵害となるような行為はしない旨を約したと解するのが自然であり，原告代表者が，本件意匠と同一でなければ，類似のものについては実施を許諾する旨を述べたと解するのは不合理である。
⑸原告が被告製品の納入に気付いた時期について
ア被告らは，原告が，被告製品の納入を，平成２８年夏ころに知りながら，浪漫亭又は被告らに対して何らの異議を申し立てなかったことが，原告による実施許諾の事実を裏付けると主張し，原告が被告製品の納入について知った時期を裏付ける事情として，原告製品の販売数の減少や被告ヨコタ東北の名称を記載した段ボール箱が浪漫亭の焼売工場に積載されていたことを挙げる。イまず被告らは，原告は少なくとも平成２８年夏ころには，原告製品の販売数の減少から，被告製品の納入に気付いていたはずであると主張する。しかし，原告製品１は，同年１１月までは毎月（中略）個以上の売上があったところ，毎月の販売数には増減がみられ，例えば，被告製品の納入前である平成２７年７月の販売数は約（中略）個であるのに対し，納入後である平成２８年９月の販売数は約（中略）個であり，必ずしも被告製品の納入（同年１月）に伴い原告製品１の売上が極端に減少したとか，それ以降毎月減り続けたとかいう事情はない。また，原告製品２は，もともと販売数量が毎月（中略）個前後と少なかった上，同年３月までの間は，原告製品１と同様に，極端な売上減少や毎月減り続けるということがなかったのであるから，原告が競合品の納入に気が付かなかった，もしくは気が付いたとしても取り立てて問題としなかったことは，原告が原告製品以外のプラスチック製食品包装用容器を多種類製造しており，浪漫亭に対しても複数種類の容器を納入している（甲３参照）ことからも，不自然とまでいうことはできない。そうすると，平成２９年２月以降，原告製品１の販売数量が毎月（中略）個前後となり，さらに同年８月に０個となった際，初めて原告代表者が浪漫亭に問い合わせを行い，被告製品の納入について知ったという原告の主張を排斥するまでの事情は認められない。
ウ被告ヨコタ東北は，平成２８年１月以降，原告製品と被告製品は，並列して浪漫亭に納入されていたのであり，原告の担当者らが納入のために浪漫亭の工場を訪れた際には，被告製品が入り，被告ヨコタ東北の名称が記載された段ボール箱（丙４）を目にしていたはずであるから，そのころ，原告は被告製品の納入について知ったはずであると主張する。
しかし，原告の担当者らが実際に被告ヨコタ東北の名称が記載された段ボール箱を目にしていたこと，原告において被告ヨコタ東北が競合品の製造業者であることを認識していたこと，当該段ボール箱の内容物が被告製品であると知り得たことについて，いずれも裏付ける証拠はない。
エ前述のとおり，被告らが，原告製品と競合する容器を浪漫亭に納入することと，本件意匠権の侵害がなされるかは全く別のことであり，仮に原告が前者を認識したとしても，そのことから同時に後者を認識したとまでいうことはできない。
⑹まとめ
以上より，原告が，被告ら及び浪漫亭に対し，本件意匠権につき実施許諾をしたと認めることはできない。このことは，被告ら又は浪漫亭が原告に対し，実施許諾料に相当する対価を支払ったとは認められないこととも整合する。
５争点⑷（権利濫用・信義則違反）
上記４のとおり，原告は，被告ら及び浪漫亭に対し，本件意匠権につき黙示の実施許諾をしたことはなく，被告ら及び浪漫亭が，原告による実施許諾があったと認識するような事情は認められないし，原告が，被告静岡産業社が被告製品を納入していることを知りながら，これを長期間放置したと認めるべき事情もない。したがって，原告が，本件意匠権に基づき，本件訴訟において被告らに対して権利行使することが，権利濫用であるとか，信義則に反するということはできない。
６争点⑸（被告ヨコタ東北の過失）
被告ヨコタ東北は，被告静岡産業社及び浪漫亭から，本件意匠権について説明を受けたことはなく，被告製品の底部の形状について問題がないとの確認を受けていたのであるから，過失はないと主張する。
しかし，被告ヨコタ東北は，通常業務として製品を製造するに当たり，他人の知的財産権を侵害することのないよう調査する一般的な注意義務を負うのであって，まして，本件においては，原告が原告製品の底部のＸ字状の突条について何らかの権利を有しているということを被告静岡産業社を通じて知っていたのであるから，本件意匠権について調査することも十分に可能であったにもかかわらず，原告のウェブサイトを閲覧し，特許権の存在を知っただけで，安易に他に原告製品に係る知的財産権はないと信じたものである。
このような事情からは，被告ヨコタ東北が，本件意匠の存在を知らなかったことについて相当の理由があるとは認められず，意匠法４０条１項の過失の推定を覆す事情があるということはできない。
７争点⑹（共同不法行為）
被告ヨコタ東北と被告静岡産業社は，被告ヨコタ東北が被告製品を製造して被告静岡産業社に販売し，被告静岡産業社がそれを需要者である浪漫亭に販売したという関係に立つところ，いずれの被告も原告製品の底部のＸ字状の突条の形状につき原告に何らかの権利があることを認識しながら，浪漫亭も交えて被告製品の試作・改良を行う中で，本件意匠権の存在について調査等することなく，安易に被告製品には権利侵害がないと信じ，被告製品を完成させて販売に至ったものであるから，本件意匠権の侵害行為につき，共同不法行為（民法７１９条１項前段）が成立する。
８争点⑺（損害の発生及びその額）
⑴原告の主張のまとめ及び検討の順序


原告は，被告らによる本件意匠権の侵害により生じた損害につき，①意匠法３９条１項により推定される損害額，及び②民法７０９条に基づく原告製品の値下げによる損害額の２種類の損害額を合計した金額を請求し，具体的な算定方法につき，①について，平成２８年１月から平成３０年２月までの被告製品の販売数に，平成２７年４月以前の原告製品の単価（以下「値下げ前の単価」という。）を基準とした単位数量当たりの利益の額を乗じた金額，②について，同年５月（原告製品２については６月）以降の各月における原告製品の販売数に，値下げ前の単価から原告製品の各月の単価を控除した額を乗じた金額とすべきであると主張し，仮に，①の算定に，値下げ前の単価ではなく，被告らの行為によって値下げを余儀なくされた後の単価を用いるのであれば，その差額を民法７０９条に基づく損害賠償として，意匠法３９条１項による推定額に加算する旨を主張する。そこで，まず，被告らによる本件意匠権の侵害行為又は不法行為が開始された時期について特定し，①及び②の損害の発生が認められるか否か，認められる場合にはその額について検討する。
⑵被告らによる侵害行為又は不法行為の開始時期
原告は，被告静岡産業社が本件見積書を提示したことが，本件意匠権に対する侵害品についての販売の申出として侵害行為（意匠法３７条１項）に当たると主張する。
しかし，前記認定事実によれば，被告静岡産業社が平成２７年４月に本件見積書をＰ１に提示した時点においては，「（原告製品と）同じような物が必要なので見積もりを出すよう」というＰ１からの指示があっただけであり，被告らの製造する製品は，いまだ形状も定まっておらず，実際に侵害品となる被告製品が完成するのは，約半年後の同年１０月から１１月ころであった。また，被告らは，Ｐ１から，原告製品の「特許か何かわからないが権利のようなものがあるので，全く同じものにはしないように」との指示を受け，底部の突条の形状を変更することにより権利侵害を回避しようとしており，確定的に本件意匠権を侵害しようとする意図があったということはできない。
原告と競合する製品を製造販売する被告らが，原告の取引相手である浪漫亭に対し，原告よりも廉価で同品質の製品を提供できることを示して取引を誘引しようとすることは，それ自体正当な競争行為の範囲内の行為であり，不法行為に当たるということもできない。
したがって，被告静岡産業社が本件見積書を提示する行為が，侵害品の販売の申出として本件意匠権の侵害行為又は一般的な不法行為に当たると解することはできず，被告らによる侵害行為が開始されたのは，実際に侵害品である被告製品が完成し，浪漫亭に対して販売された平成２８年１月であると解するのが相当である。
⑶意匠法３９条１項による推定
ア被告製品の販売数量（争いなし）
平成２８年１月から平成３０年２月までの被告製品１の販売数量は，（中略）個，同期間における被告製品２の販売数量は（中略）個である。
イ原告製品の単位数量当たりの利益の額
算定の基礎となる原告製品の単価
原告と浪漫亭との間において定められた原告製品１の単価は，平成２７年４月以前は（中略）円であったと認められるところ（甲１９，２０），同年５月からは（中略）円，同年７月の途中からは（中略）円となり，被告製品１の納入が開始された平成２８年１月以降も同額を維持したものの，同年２月から販売終了までの間は（中略）円に下落した（別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」参照。）。また，原告製品２の単価は，平成２７年５月以前は（中略）円であったところ（甲１９，２０），同月６月以降販売終了までの間は（中略）円に下落した。前記認定事実によれば，原告は，Ｐ１から本件見積書を提示されたことにより，被告らの提示価格（原告製品１と競合する製品について（中略）円，原告製品２と競合製品について（中略）円。）と対抗するため，原告製品を値下げせざるを得なくなったという事情が認められる。
しかし，前記⑵で述べたとおり，この時点では，被告製品が本件意匠権を侵害するものとなるかは未確定であり，被告静岡産業社が本件見積書を示して浪漫亭との取引を誘引する行為自体には違法性がなく，これにより原告が原告製品の値下げを余儀なくされたことも，それまで原告がこの種の製品について浪漫亭との取引を独占していたところに競業者（被告ら）が現れたため，対抗するために価格を改定したという原告の経営判断の結果であるということができる。そうすると，被告らの本件意匠権の侵害行為による原告の損害を算定する際に基準となる原告製品の単価は，値下げ前の単価ではなく，侵害行為時，すなわち，平成２８年１月時点の単価（原告製品１につき（中略）円，原告製品２につき（中略）円）であるとするのが相当である。
控除経費
⒜控除経費として争いのない費目は，①原材料費，②梱包費及び③運送費であり，それぞれ，原告製品１個当たりの額は，以下のとおりである（甲１３ないし１８）。
①原材料費
原告製品の原材料はレジンであり，原告製品は，仕入れたレジンをシート状に加工した後，金型成形して製造される。
よって，原告製品１の１個当たりの原材料費は，レジンの仕入費用をそこから製造される原告製品１の数で除し，シート状に加工し金型成形する際のロス率（１０％）を掛けた金額であり，（中略）円となる。
（計算式）レジン平均単価（（中略）円／Ｋｇ）／１０００（ｇ当たり換算）×１シートのグラム数（８３．５ｃｍ×９７．５ｃｍ×０．０４５ｃｍ×比重０．９１）×ロス１．０５／１シート当たりの原告製品の数２４個
＝（中略）円
なお，原告製品２の原材料費は，（中略）円（原告製品１の原材料費に，木目状フィルム費（中略）円を足した額）である。
（計算式）木目用フィルム仕入単価（中略）ｍ／円×０．９７５ｍ／２４個
＝（中略）円
②梱包費


原告は，原告製品１０８０個を１枚のビニル袋に入れ，これを段ボール１ケースに梱包しているところ，それぞれの仕入単価は（中略）円及び（中略）円である。原告は原告製品の梱包及び運送を１００％子会社に委託しているところ，同会社が支払った費用に１０％上乗せした額を原告の経費とすることを争わない。よって，原告製品１個当たりの梱包費は，（中略）円となる。（計算式）（（中略）円＋（中略）円）／１０８０個×１．１＝（中略）円
③運送費
運送トラック１回の配送で，原告製品１０８０個の入った上記段ボール箱を１２６箱積載することが可能であり，１回当たりの運送費は（中略）円である。原告は，運送費についても上記梱包費と同様に，子会社が支払った費用に１０％上乗せした額を原告の経費とすることを争わない。
よって，原告製品１個当たりの運送費は，（中略）円となる。（計算式）（中略）円／１２６箱／１０８０個×１．１＝（中略）円⒝被告らは，原告製品の原材料につき，シート加工賃及び金型成型加工賃を含めた金額とすべきであると主張し，また，上記⒜の経費に加えて，原告製品の製造のために使用されている直接労務費及び電気代を控除すべきであると主張し，これに沿う証人Ｐ３の供述（丙３）もある。
しかし，原告は原告製品を自己の工場内で製造しているものと解されるため，シート加工賃及び金型成型加工賃が通常の労務費とは別に発生するとは考えられない。また，原告の製造する食品包装用容器全体のうち原告製品の占める割合はわずかである（甲１８，原告代表者本人）ことからすれば，労務費及び電気代が原告製品の販売数量の増加に伴って追加的に発生する変動費であるということはできない。したがって，上記被告らの主張を採用することはできない。
まとめ
以上より，原告製品１の単位数量当たりの利益の額は（中略）円，原告製品２の単位数量当たりの利益の額は（中略）円となる。
（計算式）
原告製品１（中略）円－（（中略）円＋（中略）円＋（中略）円）＝（中略）円原告製品２（中略）円－（（中略）円＋（中略）円＋（中略）円）＝（中略）円
ウ被告らの主張について
推定覆滅
⒜被告静岡産業社は，被告製品における被告意匠の占める部分は，面積比において約５０％であるから，寄与度を５０％とするか，被告製品の販売数量のうち５０％について推定覆滅されるべきであると主張する。
しかし，被告意匠は，被告製品において，需要者の注意を引き，美感に訴えるという点で，最も重要な位置を占めているというべきであり，被告意匠としての面積比が製品全体に対して約５０％であるからといって，寄与度を５０％としたり，５０％の推定覆滅を認めるべきことにはならない。
⒝被告ヨコタ東北は，被告製品には原告製品よりも価格面，ブランド力及び製品そのものの機能において優れていたことから，被告製品全量について原告には販売することができないとする事情（意匠法３９条１項但書）があったと主張する。しかし，前記認定事実のとおり，原告製品及び被告製品は，いずれも浪漫亭の製造・梱包ラインに合致するように製造され，浪漫亭のみを納入先とするものであり，被告製品の納入開始前は原告製品のみが浪漫亭に納入されていたのであるから，被告製品の販売がなければ，浪漫亭は同数の原告製品を購入したと考えられ，上記被告ヨコタ東北の主張を採用することはできない。
実施能力
被告ヨコタ東北は，原告の実施能力につき，被告製品納入前の原告製品１の販売数量が，被告製品１の平均販売数量（約５０万個）よりも少ないから，原告の損害額の主張は自己の実施能力を超えると主張する。
しかし，平成２７年５月及び６月の原告製品１の販売数量はいずれも約５１万個であるし（別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」参照。），原告は，食品用包装容器を多種類製造しており，その中において原告製品の占める割合はわずかであることから，製造ラインを適宜調整することにより，被告製品の販売数量に相当する受注に応じることは可能であったと考えられるから，被告ヨコタ東北の上記主張には理由がない。
過失相殺
被告静岡産業社は，原告が被告製品の納入に気が付きながら放置したことにより，原告の主張する損害を拡大させたとして，過失相殺の主張をするが，前記のとおり，原告において被告らが本件意匠権を侵害していることを知りながらそれを放置したとは認められないので，被告静岡産業社の上記主張には理由がない。
エまとめ
以上より，被告らによる本件意匠権の侵害行為により原告が被った損害額として意匠法３９条１項により推定される額は，被告製品１につき４５５５万０６７０円，被告製品２につき３９７万４８７５円であり，合計５３４８万７５８９円（税込。税抜４９５２万５５４５円。）となる。
（計算式）
被告製品１（中略）個×（中略）円＝４５５５万０６７０円被告製品２（中略）個×（中略）円＝    ３９７万４８７５円被告静岡産業社は，株式会社帝国データバンクによる調査報告書（乙６）に基づき，原告主張のとおり，原告製品の製造数量が全製品の製造数量に占める割合が（中略）％であるとすると，原告製品の限界利益は８７０万円程度となるはずであり，上記の金額は過大であると主張する。
しかし，上記調査報告書は，公開情報等に加え上記会社が独自に調査した結果を掲載したものであるところ，上記会社は原告から売上資料等の開示を受けているわけではないから（原告代表者本人），その情報の正確性には自ずと限界があるといわざるを得ない。また，被告静岡産業社は，原告製品の１個当たりの利益額の算定方法について，前記具体的な問題点の指摘をせず，上記の算定結果が不正確であることについての直接の主張・立証はない。したがって，上記調査報告書に記載された情報のみから，上記原告の損害額（５３４８万７５８９円）が過大であるということはできず，被告静岡産業社の上記主張を採用することはできない。
⑷値下げによる損害


ア平成２７年５月から同年１２月までの期間について前記⑵のとおり，被告静岡産業社がＰ１に対し本件見積書を提示したことは，本件意匠権の侵害行為にもその他の不法行為にも当たらないから，平成２７年５月以降，原告が原告製品の価格を値下げしたことで生じた値下げ前の単価との差額分の金額は，被告らの不法行為による損害であると解することはできない。また，意匠法３９条１項の算定に，平成２７年４月以前よりも下落した平成２８年１月時点の原告製品の価格を用いたことは前述のとおりであるが，この下落が不法行為によるものとは認められない以上，その差額分を民法７０９条による損害賠償として，意匠法３９条１項による算定額に加算することはできない。
イ平成２８年１月以降の期間について
平成２８年１月以降の期間については，被告らに意匠権侵害が成立すると認められるが，原告は，この部分について，前記検討した意匠法３９条１項による損害賠償とは別に，原告が，被告らと並行して浪漫亭に販売していた原告製品についても，被告らの意匠権侵害行為により値下げを余儀なくされたとして，原告が販売した個数に値下額を乗じた額を，民法７０９条の損害賠償として請求する。そこで検討するに，意匠権侵害が行われた場合に権利者に生じ得る損害としては，権利者側の商品の販売数量の減少や販売価格の低下による逸失利益が典型的には想定され，本来的には，権利者において損害の発生及び額，並びに権利侵害と損害発生との因果関係を立証しなければならないが，これらの立証が困難であることから，意匠法３９条は，侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量利益を乗じた額を権利者の損害とすること（１項），侵害者が侵害行為により受けた利益を権利者の損害と推定すること（２項），意匠の実施に対し受けるべき金銭に相当する額を，権利者は損害賠償として請求し得ること（３項）を定めた。そうすると，意匠権者が，意匠権侵害による損害賠償として，自己の商品の販売数量の減少や販売価格の低下による逸失利益を個別具体的に立証することに替えて，意匠法３９条各項が定める算定・推定規定を利用して損害賠償請求を行った場合，前記各項に基づく請求とは別に，民法７０９条による損害賠償請求をすることができるのは，意匠権により保護されるのとは別の法益が侵害されたり，前記各項が定める算定・推定規定では評価されていない別の損害が生じたような場合であると考えられる（一例として弁護士費用）。
原告は，意匠法３９条１項により，被告静岡産業社が浪漫亭に譲渡した被告製品の数量に，原告の単位利益を乗じた金額を，原告の損害として請求しているのであるから，同じ期間内に，被告らが被告製品を製造・販売したことによって原告製品の販売数量が減少した，あるいは販売価格が低下したといった逸失利益については，既に評価されているというべきであり，意匠権により保護されるのとは異なる法益が侵害された，あるいは意匠法３９条１項による算定では評価されていない損害が生じたと認めるべき事情は，本件では認められない。また，仮に意匠法３９条１項による算定とは別に，民法７０９条による損害賠償請求を認めるべき場合であっても，被告らの意匠権侵害行為によって原告製品の価格が低下したとの因果関係については，原告が立証責任を負うべきものであるが，平成２８年１月に被告製品が浪漫亭に納入された後，原告製品１の販売価格の低下は平成２９年２月に生じているところ，この原因が何であるかは証拠上明らかではなく，この点についての因果関係の立証がなされているとは認められない。以上より，平成２８年１月以降の原告製品の価格の低下についての，民法７０９条に基づく損害賠償請求は，理由がないというべきである。
⑸弁護士・弁理士費用
以上のとおり，被告らの不法行為により原告が被った損害につき，意匠法３９条１項により推定される損害額及び値下げによる損害額の合計は，５３４８万７５８９円（税込）であり，被告らの不法行為と相当因果関係にある弁護士費用及び弁理士費用は，５４０万円とするのが相当である。
⑹まとめ
以上より，被告らは，原告に対し，連帯して，５８８８万７５８９円の損害賠償義務を負う。
９争点⑻（売買残代金請求）
⑴原告は，被告静岡産業社から平成２７年７月３日に発注を受け，同月６日及びそれ以降に納入した餃子１８粒用容器１０万個の単価は５０円であり，被告静岡産業社は，上記売買契約に基づき，浪漫亭が支払った残りの代金の支払義務を負うと主張する。
上記取引に関する見積書兼発注書（甲５）にも単価として同額の記載があることから，少なくとも，上記発注時点においては，原告と被告静岡産業社との間において，単価を５０円とする合意があったものと解することもできる。しかし，原告が，同注文に係る製品を，同月６日及びそれ以降に直接浪漫亭に納入し，浪漫亭が，同月６日に納入した分（３万０４００個）の単価を１４．２円，その後に納入した分（６万９６００個）の単価を１３．２円として計算した代金１４５万８４３２円を支払ったことに争いはない。
そうすると，原告と被告静岡産業社との間において上記発注時に単価を５０円とする合意があったとしても，その後，原告，浪漫亭及び静岡産業社は，上記単価の額を変更して１４．２円又は１３．２円とし，浪漫亭が原告に対し，直接その新しい単価を基に計算した代金を支払う旨を合意したと解するのが相当である。このことは，原告が，本件訴訟に至るまで，被告静岡産業社に対し，残代金の支払を請求しなかったこととも整合する。
また，原告と被告静岡産業社が，上記浪漫亭による支払とは別に，残代金を支払うことを合意したと認めるに足りる証拠はない。
したがって，被告静岡産業社は，原告に対し，売買契約に基づく残代金の支払義務を負わない。
⑵消滅時効
仮に，被告静岡産業社が残代金の支払義務を負うとしても，原告は，上記餃子１８粒用容器のうち，３万０４００個を平成２７年７月６日に，６万９６００個をその後に，浪漫亭に対して納入したと認められるところ，上記の容器の納入はすべて同年内に行われたと認めるのが相当である。これは，当初予定されていた納期が同月６日であったこととも整合し，原告も積極的に争わない。そうすると，上記容器の売買に係る代金請求権の消滅時効は，遅くとも平成２９年内に完成したものと認められる（平成２９年法律第４４号による改正前の民法１７３条１号）。
１０結論


平成２７年２月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第３２１１４号損害賠償請求事件
口頭弁論の終結の日平成２７年１月２０日
判決
東京都杉並区＜以下略＞
原告     甲
同訴訟代理人弁護士     緒方延   泰
飯野毅   一
矢野雅   裕
神奈川県鎌倉市＜以下略＞
被告     乙
東京都中央区＜以下略＞
被告     株式会社ケイ・アソシエイツ
被告ら訴訟代理人弁護士      鈴木醇   一
主文
１被告らは，原告に対し，連帯して１００８万円及びうち８４万円に対する平成１５年１月３１日から，うち８４万円に対する同年２月２８日から，うち８４万円に対する同年３月３１日から，うち８４万円に対する同年４月３０日から，うち８４万円に対する同年５月３１日から，うち８４万円に対する同年６月３０日から，うち８４万円に対する同年７月３１日から，うち８４万円に対する同年８月３１日から，うち８４万円に対する同年９月３０日から，うち８４万円に対する同年１０月３１日から，うち８４万円に対する同年１１月３０日から，うち８４万円に対する同年１２月３１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，これを５分し，その１を原告の負担とし，その余を被告らの連帯負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
被告らは，原告に対し，連帯して１２６０万円及びこれに対する平成１４年８月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，別紙記載の亡Ａ（以下「亡Ａ」という。）の作品２４点（以下，一括して「本件作品」という。）に係る著作権（以下「本件著作権」という。）の共有者である原告が，被告らにおいて原告に無断で本件作品の複製を他人に許諾したことにより，原告は本件著作権の２分の１の共有持分権を侵害されて損害を被ったと主張して，被告らに対し，民法７１９条１項に基づく損害賠償金１２６０万円及びこれに対する不法行為の日である平成１４年８月７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
１前提事実（証拠等を掲記しない事実は，当事者間に争いがない。）
当事者等
ア原告は，亡Ａとその妻亡Ｂ夫婦の長男亡Ｃの妻である。イ被告乙（以下「被告乙」という。）は，亡Ａと亡Ｂ夫婦の次男である。ウ被告株式会社ケイ・アソシエイツ（以下「被告会社」という。）は，広告制作，企画，デザイン等を営む株式会社である。被告乙は，平成１５年３月６日まで被告会社の取締役を務めていた。
（甲１４）
エ財団法人Ｄ（以下「Ｄ」という。）は，昭和４８年１２月２４日，亡Ａの芸業作品を保存し，美術文化の発展に寄与することを目的として設立された。被告乙は，設立時からＤの理事であり，平成１４年頃以降は理事長を務めていた。
（甲２，３，乙１，２，５，１１の２，１２）
本件著作権の相続等
ア亡Ａは，昭和５０年９月１３日に死亡した。
亡Ｂは，亡Ａの著作物である全作品（本件作品を含む。）の著作権（以下「全作品の著作権」という。）を，遺産分割により単独で取得した。イ亡Ｂは，平成７年１１月２８日に死亡した。
亡Ｂの相続人間において，平成８年７月９日，亡Ｃと被告乙が全作品の著作権の各２分の１の共有持分権を取得する旨の遺産分割協議が成立した。ウ亡Ｃは，平成１０年５月１３日に死亡した。
亡Ｃの相続人間において，平成１１年１月２９日，原告が全作品の著作権の２分の１の共有持分権を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立した。
（甲１２）
エ原告，その長男Ｅ（以下「Ｅ」という。）及び被告乙は，平成２２年８月３１日，全作品の著作権等の管理について合意書（以下「本件管理合意書」という。）を作成して，上記管理についての合意（以下「本件管理合意」という。）をした。
（乙１４の２）
本件作品の複製等
ア被告会社は，平成１４年８月７日，凸版印刷株式会社（以下「凸版印刷」という。）との間で，株式会社読売新聞社（以下「読売新聞社」という。）が発行し凸版印刷が製作する販促物「美術額絵シリーズ」（以下「本件製作物」という。）に亡Ａの著作物である本件作品を使用するに当たり，覚書（甲１。以下「本件覚書」という。）を作成し
の内容を含む契約（以下「本件許諾契約」という。）を締結した。被告会社は，凸版印刷に対し，本件製作物及びその宣伝物（以下「本件製作物等」という。）に本件作品を使用することを許諾する（１条１項。以下，同項による利用許諾を「本件許諾」という。）。被告会社は，本件作品の写真原稿（以下「本件原稿」という。）を準備し，凸版印刷に交付する（２条１項）。
凸版印刷は，被告会社に対し，本件作品の使用の対価（以下「本件対価」という。）を支払う。ただし，本件対価には本件作品の解説及び本件製作物等の監修も含むものとし，その詳細は別途定める（３条）。イ被告会社は，平成１４年頃，本件作品について本件原稿を作成して凸版印刷に交付し，凸版印刷は，その後，本件許諾に基づき，本件原稿を用いて本件製作物を製作した。
本件製作物は，Ｂ４版用紙の表全面に本件作品のうちの１点が掲載され，裏面に作品の題名と，被告会社の取締役であったＦによる当該作品の数百字程度の解説が掲載されたもの全２４枚からなる。
（甲８，９，１０，１４，１５，弁論の全趣旨）
ウ凸版印刷は，被告会社に対し，本件対価として，平成１４年１２月３０日までに合計２５２０万円を支払い，被告会社は，同日，Ｄに６３０万円を支払った。
エ読売新聞社は，平成１５年１月から１２月までの間，本件製作物を読売新聞額絵シリーズ「Ａの宇宙（せかい）」として発行し，これを読者等に毎月２点ずつ封筒（以下「配布用封筒」という。）に入れて無料で全国に多数配布した。


（甲８，９，１０，１５，弁論の全趣旨）
２争点
原告が有する本件著作権の共有持分割合（争点１）
被告らによる不法行為の成否（争点２）
原告の損害額（争点３）
消滅時効完成の有無（争点４）
本件管理合意による原告の損害賠償請求権の消滅の有無（争点５）
３争点に関する当事者の主張
争点１（原告が有する本件著作権の共有持分割合）について
（原告の主張）
本件著作権を含む全作品の著作権については，亡Ｂがその全てを相続により取得し，亡Ｃがその２分の１を相続により取得し，原告が亡Ｃの取得分の全てを相続により取得したから，原告は，本件著作権の２分の１の共有持分権を有する。
（被告らの主張）
亡Ｂは，亡Ａの死後，全作品の著作権を取得したが，亡ＢとＤが株式会社講談社（以下「講談社」という。）との間でそれぞれ締結した昭和５２年１１月３０日付け出版契約書（乙８の１及び２）においては，講談社が著作権使用料を亡Ｂに対して１０分の３，Ｄに対して１０分の７の割合で支払うものとされているから，亡Ｂは，上記契約書作成までの間にＤに全作品の著作権の１０分の７の共有持分権を譲渡していた。したがって，亡Ｃと被告乙が亡Ｂの遺産分割により取得した全作品の著作権の共有持分割合は，１０分の１．５ずつである。
争点２（被告らによる不法行為の成否）について
（原告の主張）
被告会社は，原告が本件著作権の共有者であることを容易に知り得たのに，その調査，確認を怠り，凸版印刷との間で本件許諾契約を締結して同社に本件作品の複製物である本件製作物を製作させ（以下，凸版印刷による上記複製行為を「本件複製行為」という。），原告の本件著作権の共有持分権を侵害した。被告乙は，Ｄが本件著作権を有せず，本件著作権は原告と被告乙との共有であることを知りながら，あえて被告会社が本件許諾契約を締結することを承諾し，凸版印刷に本件複製行為を行わせた。被告らによるこれらの行為は，共同不法行為を構成する。
（被告らの主張）
被告乙及びＤは，本件覚書の作成に関わっておらず，本件許諾契約とは無関係であり，原告の共有持分権を侵害する行為に一切関与していない。凸版印刷は，平成１４年初め頃，Ｄに対し，亡Ａ作品を使用したい旨の申入れをしたが，Ｄの館長を務めていた被告乙は，当時，日本国内や米国内で開催が予定されていた「Ａ生誕百年記念展」（以下「百年記念展」という。）の準備による多忙等を理由に難色を示した。そこで，被告会社は，亡Ａの著作物について利用の許諾をし得る者として凸版印刷との間の一切を取り仕切り，Ｄは関与させないが，百年記念展のための費用に充てるためにＤに著作権料相当額を支払うこととして，本件覚書を締結したのである。
争点３（原告の損害額）について
（原告の主張）
被告会社は本件許諾の対価として凸版印刷から２５２０万円の支払を受けたところ，原告は本件著作権の２分の１の共有持分権を有するから，被告らが侵害の行為により得た利益の額（著作権法１１４条２項）及び著作権の行使につき受けるべき金銭の額（同条３項）は，いずれも２５２０万円の半額である１２６０万円を下らない。
なお，上記２５２０万円に監修料等が含まれるとしても，監修等の対価は，本件著作権利用の対価の１５％である３２８万円が相当であり，高くとも２５２０万円の１８％である４５３万円を超えることはない。
（被告らの主張）
本件作品の利用許諾料は６３０万円である。
被告会社は，①本件作品２４点の選定，②選定した２４点の各月への割り振り，配列，③色調の調整，④本件作品の解説の作成，⑤本件作品のレイアウト，デザイン，⑥配布用封筒のデザイン，⑦本件原稿のデータ作成，⑧配布用封筒の印刷用データ作成を行った（以下，これらを一括して「本件作業」という。）。被告会社は，凸版印刷との間で，本件作業の対価を作品１点につき１００万円（消費税抜き）とすることに合意し，同社から合計２４００万円（消費税込みで２５２０万円）の支払を受けた。そして，著作権の利用許諾料は，通常は作業対価の５％ないし１０％であるが，Ｄが百年記念展等のために要した多額の費用を補うため，その２５％に当たる６００万円（消費税込みで６３０万円）を支払ったのである。
争点４（消滅時効完成の有無）について
（被告らの主張）
本件製作物は，亡Ａの生誕百年記念として平成１５年１月から同年１２月までの間に配布されたものであるが，原告は，平成１４年７月から平成１５年３月までフィラデルフィア美術館及びロサンゼルス郡美術館での百年記念展に赴いていたことからして，本件製作物が配布されたことを当然知っていたから，直ちに調査に着手すれば著作権侵害者とその損害のあらましを知り得たはずである。したがって，遅くとも本件製作物の配布が終了した同年１２月末日から起算して３年の経過により，原告の損害賠償請求権の消滅時効は完成した。
また，原告訴訟代理人は，平成２１年１１月２５日には，本件著作権に係る原告の共有持分権を侵害した加害者が被告会社，凸版印刷及び読売新聞社などであることを知り，少し調査をすれば損害の詳細も知り得たから，同日から起算して３年の経過により，原告の損害賠償請求権の消滅時効は完成した。
被告らは，上記消滅時効を援用する。
（原告の主張）
原告は，平成２３年１月２４日に凸版印刷から情報開示を受けて初めて，被告会社が凸版印刷に本件許諾をしたことなどを知り，その頃，本件作品が具体的に何であったかを知ったのであるから，被告らに対する損害賠償請求権の消滅時効は完成していない。
争点５（本件管理合意による原告の損害賠償請求権の消滅の有無）について
（被告乙の主張）
原告は，被告乙との間で作成した本件管理合意書により，従前からの両者間における本件著作権に関する紛議を全て棚上げし，Ｅを著作権管理者とし，同人を通じてしか本件著作権を利用することができない旨の本件管理合意をしたから，たとえ原告の被告乙に対する損害賠償請求権が存在したとしても，これは本件管理合意の成立により消滅した。
（原告の主張）
本件管理合意書は，原告の被告乙に対する損害賠償請求権の帰趨について何ら定めていない。


第３当裁判所の判断
１争点１（原告が有する本件著作権の共有持分割合）について前記前提事実によれば，全作品の著作権は，亡Ｂが亡Ａから相続によりその全てを取得し，亡Ｃと被告乙が亡Ｂから相続により各２分の１ずつの共有持分権を取得し，原告が亡Ｃの取得分の全てを相続により取得したというのであるから，原告は，本件作品を含む全作品の著作権の２分の１の共有持分権を有することが認められる。
被告らは，亡ＢがＤに全作品の著作権の１０分の７を譲渡したから，原告が有する全作品の著作権の共有持分割合は１０分の１．５に過ぎない旨主張する。証拠（乙８の１及び２）によれば，「Ａ全集全１２巻」を出版するに当たり，Ｄ及び亡Ｂと講談社との間でそれぞれ昭和５２年１１月３０日に作成された出版契約書においては，Ｄ及び亡Ｂがそれぞれ著作権者と記載され，講談社が著作権使用料としてＤに対し定価の５．５％に１０分の７を乗じた金額を支払い，亡Ｂに対し定価の５．５％に１０分の３を乗じた金額を支払うものとされていることが認められるが，亡ＢがＤに対し全作品の著作権の１０分の７の共有持分権を譲渡したことを証する契約書等の存在は証拠上窺われず，かえって，証拠（乙９の１及び２，１０）によれば，Ｄが上記各出版契約書の作成後にも亡Ｂ（ないしその相続人である亡Ｃ及び被告乙）のみが全作品の著作権者であり自らは全作品の著作権者ではないことを前提として行動していたことが認められることからすれば，上記各出版契約書の記載をもって亡ＢからＤへの上記持分権譲渡の事実を認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。２争点２（被告らによる不法行為の成否）について前記前提事実によれば，被告会社は，平成１４年８月７日に凸版印刷との間で本件許諾契約を締結して，同社に対して本件製作物等に本件作品を使用することを許諾する本件許諾をし，同社は本件許諾に基づいて本件複製行為をしたことが認められる。前記１認定の事実によれば，本件作品の著作権について，原告と被告乙がそれぞれ２分の１の共有持分権を有しているのであるから，その行使は原告と被告乙の合意によることを要するところ（著作権法６５条２項），本件許諾に関してかかる合意がされたことを認めるに足りる証拠はないから，被告会社が本件許諾を行う権原を有していたとはいえず，これに基づく本件複製行為により原告の本件著作権の共有持分権が侵害されたと認められる。そして，他人が著作権を有する著作物について利用許諾をする場合，誰が著作権者であるかを十分に調査すべきであるところ，証拠（甲２，３，１４）によれば，本件作品の著作権が原告と被告乙との共有であることは，被告乙が当時被告会社の取締役を務めていたことからしても，これを容易に知り得たといえるのに，被告会社はＤがこの件を掌握しているなどと軽信して本件許諾をしたと認められるから，被告会社には，凸版印刷に本件複製行為をさせたことについて過失がある。
また，前記前提事実に加え，証拠（乙１２）及び弁論の全趣旨によれば，Ｄの理事長を務めていた被告乙は，本件作品の著作権が原告と被告乙との共有であることを認識しながら，原告に同意を得ることなく，被告会社が凸版印刷との間で本件許諾契約締結を締結することを承諾し，Ｄは，平成１４年１２月３０日に被告会社から「作品使用料及び監修料」として６３０万円の支払を受けたことが認められるから，被告乙にも，本件複製行為をさせたことについて少なくとも過失がある。被告らは，被告乙は本件許諾契約とは無関係であるなどと主張するが，被告乙が本件許諾契約を締結した被告会社の取締役であったことや，同人が本件許諾契約の締結を承諾しこれに基づく金員を受領したＤの理事長を当時務めていたことからして，被告らの上記主張は採用することができない。
したがって，被告らには，原告に対する共同不法行為が成立する。
３争点３（原告の損害額）について
前記前提事実によれば，被告会社は本件許諾の対価として凸版印刷から本件対価として２５２０万円の支払を受け，これには本件作品の解説及び本件製作物等の監修の代金（以下「解説・監修料」という。）も含まれることが認められるが，凸版印刷が解説・監修料として被告会社にいくら支払ったのかについては，本件全証拠によっても必ずしも判然としない。しかしながら，前記前提事実，証拠（甲１３）及び弁論の全趣旨を総合すると，本件製作物の表全面には本件作品の１点が掲載され，裏面には解説が掲載されていたこと，亡Ａは著名な芸術家であり，その作品には高い価値があると考えられるが，上記解説は，本件作品１点につき数百字程度のものであったこと，本件製作物は読売新聞社の販促物として多数製作されて全国に配布されたものであること，原被告間で，従前，亡Ａ作品の著作権利用料等として一括払いされた３３０万円について，２７０万円（約８２％）を著作権利用料とし，６０万円（約１８％）を監修料とすることに合意した例があったことが認められるから，これらの事情に照らすと，本件対価のうち，本件作品の利用の対価（すなわち，本件作品の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額）が占める割合は，８０％と認めるのが相当である。そうすると，原告の共有持分に応じた本件複製行為に係る損害額は，１００８万円（＝２５２０万円×０．８×０．５）と認められる。なお，被告らが本件複製行為により受けた利益の額が上記金額を超えると認めるに足りる証拠はない。


平成２６年６月２６日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２１６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年６月１０日
判決
原告         ハネウエル・インターナショナル
・インコーポレーテッド
訴訟代   理人弁   護士   牧野利   秋
同末   吉   剛
訴訟代   理人弁   理士   小   野   新次郎
同沖   本一暁
同松   田豊治
被告   アルケ   マ   フラン   ス
訴訟代   理人弁   理士   園田吉   隆
同小   林義教
同冨   樫義孝
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
１特許庁が無効２０１２－８００００９号事件について平成２５年３月１９日にした審決のうち，「特許第４６９９７５８号の請求項１ないし８に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。２訴訟費用は被告の負担とする。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）原告は，発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第４６９９７５８号（平成１５年１０月２７日出願（パリ条約による優先権主張平成１４年１０月２５日），平成２３年３月１１日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は９である。）の特許権者である。被告は，平成２４年２月９日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし，特許庁は，この審判を，無効２０１２－８００００９号事件として審理した。原告は，この過程で，平成２４年６月１９日，本件特許の明細書について訂正の請求をした。
特許庁は，平成２５年３月１９日，「訂正を認める。特許第４６９９７５８号の請求項１ないし８に係る発明についての特許を無効とする。特許第４６９９７５８号の請求項９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。審判費用は，その９分の１を請求人の負担とし，９分の８を被請求人の負担とする。」との審決をし，審決の謄本を，同年４月４日，原告に送達した。
２特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし８の記載は，次のとおりである（甲２６。以下，これらの発明を総称して，「本件発明」という。また，本件特許の明細書を，以下「本件明細書」という。）。
【請求項１】（この請求項に係る発明を，以下「本件発明１」という。）
化学式（ＩＩ）
【化１】
（式中，各々のＲは独立にＦ，またはＨであり，
Ｒ’は（ＣＲ
２）ｎＹであり，
ＹはＣＦ３であり，
ｎは０であり，かつ，
不飽和な末端炭素上のＲの少なくとも１つはＨであり，残るＲのうち少なく
とも１つはＦである）
の少なくとも１つの化合物と，ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも１つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。
【請求項２】
前記化学式（ＩＩ）の少なくとも１つの化合物が，前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも５０％の量で存在する，請求項１記載の熱移動組成物。
【請求項３】
前記化学式（ＩＩ）の少なくとも１つの化合物が，前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも７０％の量で存在する，請求項２記載の熱移動組成物。
【請求項４】
前記潤滑剤が，前記熱移動組成物に対して重量で３０％～５０％の量で存在する，請求項１記載の熱移動組成物。
【請求項５】
前記潤滑剤が，ポリアルキレングリコールを含む，請求項１～４のいずれか１項に記載の熱移動組成物。
【請求項６】
前記潤滑剤が，ポリオールエステルを含む，請求項１～４のいずれか１項に記載の熱移動組成物。
【請求項７】
前記化学式（ＩＩ）の少なくとも１つの化合物が，１，３，３，３－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｚｅ）を含む，請求項１～６のいずれか１項に記載の熱移動組成物。
【請求項８】
前記化学式（ＩＩ）の少なくとも１つの化合物が，２，３，３，３－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）を含む，請求項１～６のいずれか１項に記載の熱移動組成物。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件発明は，次の各文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，同法１２３条１項２号に該当するというものである。ア特開平４－１１０３８８号公報（以下「甲１文献」という。）イ特開平５－８５９７０号公報（以下「甲２文献」という。）
ウ特表平８－５０６５８１号公報
エ「ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）系およびその他の純粋冷媒に関する最新物性情報」（日本冷凍空調学会論文集１８巻３号２０３頁ないし２１６頁。以下「甲６文献」という。）
オ「ＨＦＣ系の冷媒の実用化に向けての評価」（日本冷凍協会論文集１０巻３号４５３頁ないし４６０頁。以下「甲７文献」という。）審決が上記結論を導くに当たり認定した，甲１文献に記載された発明（３つあるが，以下，順次「甲１発明Ａ」，「甲１発明Ｚ」，「甲１発明Ｙ」といい，これらを総称して「甲１発明」という。）の内容，本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲１発明Ａ関係
甲１発明Ａの内容


「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱媒体であって，該有機化合物は３，３，３－トリフルオロ－１－プロペン，１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン，１，１，２－トリフルオロ－１－プロペン，２－モノフルオロ－１－プロペン及び２，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンに代表されるものである熱媒体と，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる，熱伝達用組成物」。
本件発明１と甲１発明Ａとの一致点
「化学式（ＩＩ）（同化学式及びこれに続く括弧書は，本件発明の請求項１に掲げられたものと同一であり，省略する。以下同じ。）の化合物である１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン又は２，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンと，潤滑剤とを含む熱移動組成物」である点。
本件発明１と甲１発明Ａとの相違点（以下「相違点１」という。）本件発明１は，潤滑剤が「ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも１つの潤滑剤」と特定されているのに対し，甲１発明Ａにおいては潤滑剤がそのように特定されたものではない点。
イ甲１発明Ｚ関係
甲１発明Ｚの内容
「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物に該当する，１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン（Ｒ１２３４ｚｅ）からなる，熱媒体」。
本件発明１と甲１発明Ｚとの一致点
「化学式（ＩＩ）の化合物である１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンを用いる冷媒」である点。
本件発明１と甲１発明Ｚとの相違点（以下「相違点２」という。）本件発明１は，冷媒が，「熱移動組成物」であって，上記冷媒化合物に加えて「ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも１つの潤滑剤を含む」と特定されているのに対し，甲１発明Ｚにおいてはそのように特定されたものではない点。
ウ甲１発明Ｙ関係
甲１発明Ｙの内容
「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物に該当する，２，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン（Ｒ１２３４ｙｆ）（判決注：審決には「Ｒ１２３４ｙｅ」とあるが，「Ｒ１２３４ｙｆ」の誤記と認める。）からなる，熱媒体」。
本件発明１と甲１発明Ｙとの一致点
「化学式（ＩＩ）の化合物である２，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンを用いる冷媒」である点。
本件発明１と甲１発明Ｙとの相違点（以下「相違点３」という。）本件発明１は，冷媒が，「熱移動組成物」であって，上記冷媒化合物に加えて「ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも１つの潤滑剤を含む」と特定されているのに対し，甲１発明Ｙにおいてはそのように特定されたものではない点。
第３原告の主張
１取消事由１（甲１発明の認定の誤り）
審決は，甲１文献が，「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物」（以下「Ｃ３ＨｍＦｎで示される化合物」という。）に属する個別の化合物である１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン（以下「ＨＦＯ－１２３４ｚｅ」という。なお，「Ｒ１２３４ｚｅ」も同義である。）又は２，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン（以下「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」という。なお，「Ｒ１２３４ｙｆ」も同義である。）と潤滑油との組合せからなる熱伝達用組成物（甲１発明Ａ），あるいは上記の個別の化合物からなる熱媒体（甲１発明Ｚ及び甲１発明Ｙ）を開示すると認定した。しかし，甲１文献は，潤滑剤（「潤滑油」や「冷凍機油」と同義。以下同じ。）との組合せの観点では，Ｃ３ＨｍＦｎで示される化合物という上位概念しか開示しておらず，個別の化合物を開示しているわけではないし，潤滑剤といかなる個別の化合物との組合せも開示していない。
よって，甲１文献に記載された発明は，正しくは「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（ただし，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５かつｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱媒体からなる，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる熱伝達用組成物」と認定されるべきであり，審決による甲１発明の認定には誤りがある。
２取消事由２（予想外かつ顕著な効果の看過）
審決は，甲１文献中の「ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている」との記載から，当業者は，「甲１の特許請求の範囲に係る発明について，汎用の潤滑油のうちの適当なものを併用して，混和性や材料への浸蝕性などに問題がない冷媒組成物とすることができることを意味していると，理解する。」と認定した。
そして，冷媒化合物及び潤滑剤からなる組成物の混和性，金属や高分子材料と接触させたときの挙動を検討し，混和性や材料への浸蝕性に問題がないか否かを確認することは，当業者が通常行う程度のことであり，何ら困難性はないと判断した上，甲２文献，甲６文献及び甲７文献がポリアルキレングリコール（以下「ＰＡＧ」という。）及びポリオールエステル（以下「ＰＯＥ」という。）を含む２ないし４種類の潤滑剤を開示することなどを根拠として，甲１発明において，潤滑剤としてＰＡＧ又はＰＯＥを用いることとして，相違点１ないし３に係る本件発明１の構成を備えたものとすることは，当業者が容易に想到し得ると判断した。


しかしながら，審決には，本件発明がＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆをＰＡＧ又はＰＯＥと組み合わせることにより，優れた混和性及び安定性という当業者の予想を超える顕著で有利な技術的効果を奏することを看過した誤りがある。
甲１文献は，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ又はＨＦＯ－１２３４ｙｆと具体的な潤滑剤との組合せについて何ら開示しておらず，これらを組み合わせた際の混和性及び安定性に関するいかなる結果も開示していない。そもそも，異性体を含め３０種類にも及ぶＣ３ＨｍＦｎで示される化合物の全てについて，甲１文献が述べるように「一般的な特性…に関しても，問題はない」ことはあり得ない。
また，冷媒化合物と潤滑剤との混和性が乏しくても油分離器を設置すれば冷媒化合物を実用化することができるところ，甲１文献では，油分離器を備えたシステムによって全ての冷媒の評価が行われているから，潤滑剤の種類や冷媒化合物との混和性や安定性は検討されていないことが確認される。さらに，甲１文献の実施例１におけるＨＦＯ－１２４３ｚｆの能力の値には重大な誤りがあるから，甲１文献の「一般的な特性…に関しても，問題はない」との記載は，信用性を欠く。
よって，当業者が甲１文献によって，甲１文献の特許請求の範囲に係る発明について，汎用の潤滑剤のうちの適当なものを併用して混和性や安定性等に問題がない冷媒組成物とすることができることを意味していると理解するはずはない。
冷媒化合物と潤滑剤との混和性は，冷媒化合物の分子中の塩素原子の有無や双極子モーメントなどによっても予測不能で，実験的研究によって初めて明らかになる。この点，被告が提示するＨＦＣ分子のフッ素化の程度に基づく混和性の簡便な予測手法は，本件優先日当時，公知でも技術常識でもなかったし，その手法自体も実際の混和性のデータと矛盾しており，誤っている。甲６文献及び甲７文献は，ハイドロフルオロカーボン（以下「ＨＦＣ」という。）冷媒の一部について，潤滑剤との混和性を試験した結果にすぎず，化合物によっては混和性に乏しいとの結果も出ているから，これに基づいて，炭素－炭素二重結合を有するためＨＦＣとは物性の基本的に異なるＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆの混和性を予測することはできない。また，甲２文献は２－トリフルオロメチル－３，３，３－トリフルオロプロペン（以下「ＨＦＯ－１３３６」という。）と特定の潤滑剤についての試験結果であり，これとは構造的に非常に異なるＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆと潤滑剤との混和性について当業者に何ら教示しない。なお，被告は，ＨＦＯはＨＦＣの部分集合であるとするが，ＨＦＣは不飽和化合物を含まないものを指すという本件優先日当時の技術常識に反する。さらに，ハイドロフルオロオレフィン（以下「ＨＦＯ」という。）は，本件特許の優先権主張日（以下「本件優先日」という。）の当時，反応性の高さや毒性への懸念から冷媒化合物としては回避されるべきと認識されており，そのため，当業者は冷媒としてのＨＦＯや，これに適した潤滑剤を見出すことに関心がなかった。したがって，その当時，ＨＦＯに対する汎用の潤滑剤は存在せず，これに適した潤滑剤を予測することも不可能であった。加えて，甲１文献に記載された実験が行われた当時，ＰＡＧ及びＰＯＥは冷媒の技術分野における汎用の潤滑剤でもなかったから，当業者がＰＡＧ及びＰＯＥを汎用の潤滑剤として検討するということはないし，甲１文献は，これに記載された冷媒化合物とＰＡＧやＰＯＥとの混和性を何ら示唆するものではない。
本件明細書に記載のとおり，ＨＦＯ－１２３４ｚｅは，－５０℃から７０℃までの幅広い温度範囲において，潤滑剤の濃度が５，２０及び５０重量％において，ＰＡＧ及びＰＯＥのいずれの潤滑剤とも混和するという顕著かつ有利な効果を奏する。同様に，ＨＦＯ－１２３４ｙｆも，潤滑剤と技術常識からは予想外の混和性を有する。
さらに，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆは，炭素－炭素二重結合を有するハイドロフルオロオレフィンであるところ，フルオロオレフィンは，炭素－炭素二重結合について求核付加反応を起こしやすいことが，本件優先日の当時，当業者に周知であった。そして，ＰＡＧ及びＰＯＥのいずれも，オレフィン化合物と求核付加する可能性のある反応部位を有する。したがって，当業者は，フルオロオレフィンとＰＡＧ又はＰＯＥとの組合せが安定であるとは予測せず，本件発明において，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆが，ＰＡＧ及びＰＯＥとの間で安定性を有することは，当業者に予想外の事項であった。
３取消事由３（不飽和化合物に関する阻害事由の看過）フルオロオレフィンは，本件優先日当時，前記２のとおりの反応性があると認識されており，また，一般に，毒性があると信じられていた。これらの技術常識は，当業者が熱移動組成物においてフルオロオレフィンを使用することを検討すること，フルオロオレフィンとの使用に適した潤滑剤を探すこと，潤滑剤としてフルオロオレフィンと反応するかもしれないＰＡＧやＰＯＥを選択することを阻害するものである。
審決には，かかる阻害事由を看過した誤りがある。
第４被告の主張
１取消事由１について
甲１文献には，ＨＦＯ－１２３４ｚｅが化合物Ⅱとしてその物性が記載され，実施例２にヒートポンプの運転に用いて試験を行った旨とその試験結果が記載されている。ＨＦＯ－１２３４ｙｆについては，実施例５にヒートポンプの運転に用いて試験を行った旨と実施例１とほぼ同様の結果が得られたことが記載されている。


さらに，「本発明で使用するＣ３ＨｍＦｎで示される化合物…は，ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている」との記載によれば，甲１文献には上記各熱媒体とヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる熱伝達用組成物の記載があると認められ，審決による甲１発明の認定に誤りはない。
２取消事由２について
相違点１ないし３に係る審決の認定判断は妥当であり，審決には原告の主張する取消事由はない。
本件優先日の当時，空調設備に関連する技術分野の当業者は，同等の極性を有する液体同士が混和性を有するなどの溶解と混和の原理，冷媒と潤滑剤の具体的な化学構造，極性と混和性の関係について十分に理解しており，冷媒と潤滑剤との混和性を明確な技術的根拠に基づいて予想することが可能であった。
ＨＦＣ系の冷媒と，ＰＡＧ又はＰＯＥは，いずれも極性が比較的高く，その結果，ＨＦＣ系の冷媒は炭化水素基流体よりもＰＡＧやＰＯＥとより高い混和性を有する。当業者は，ＨＦＣの部分集合であるＨＦＯの構造上の特徴であるオレフィン二重結合はそれ自体物質の極性に関与しないこと，ＨＦＯの混和性はＨＦＣの混和性と同様であることを理解していたので，ＨＦＯがＨＦＣと同様にＰＡＧやＰＯＥと概ね良好な混和性を示すことを理解していた。
さらに，より簡便な予測手法として，ＨＦＯを含むＨＦＣ分子の極性は，フッ素化の程度によって概ね予測可能であり，当業者であれば，ＨＦＯ－１２３４ｚｅやＨＦＯ－１２３４ｙｆは，これらとフッ素化の程度が同等であるＲ１３４ａに用いられていたＰＡＧとの間で，同程度の適切な混和性を有すると考えるはずである。
そうすると，甲１文献においてＨＦＯとの相溶性が確認された潤滑剤は，ＨＦＣに対して一般的に用いられるＰＡＧ及びＰＯＥを含む潤滑剤であると考えられるから，甲１文献が潤滑剤の種別に関して具体的ではなかったとしても，当業者にとっては，甲１文献には，これに具体的に記載されたＨＦＯ－１２３４ｚｅとＨＦＯ－１２３４ｙｆが，ＰＡＧやＰＯＥを含むＨＦＣとともに一般的に用いられる潤滑剤と相溶性を有することを理解する，あるいはそのように期待するのに十分な開示がある。甲１文献に実験結果について詳細な記載がないことは，実験結果が当業者の予想の範囲を出ないことを裏付けるものである。
ＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＰＡＧないしＰＯＥとの間に予想外の混和性及び安定性があるとする原告の主張は否認ないし争う。
甲７文献には，複数のＨＦＣ系冷媒がＰＡＧやＰＯＥと－７０℃ないし９０℃の温度範囲で混和性を有し，良好な安定性を有することが確認されており，本件発明に係る冷媒化合物がＰＡＧやＰＯＥとこれより狭い範囲で混和性を有することや，良好な安定性を有することは，顕著かつ有利な効果ではない。
また，冷却回路中の潤滑剤の戻りを妨げない限り，完全な混和は必須ではなく，必ずしも有効であるとも限らない。
さらに，本件明細書には，ＨＦＯ－１２３４ｙｆとＰＡＧ又はＰＯＥとの混和性や安定性についての試験結果は全く記載されていないから，ＨＦＯ－１２３４ｙｆについて顕著かつ有利な効果があるとする原告の主張は失当である。
３取消事由３について
甲１文献の記載に照らせば，本件優先日以前にフルオロオレフィンであるＨＦＯ－１２３４ｚｅやＨＦＯ－１２３４ｙｆが空調用冷媒として考慮されていたことは明らかであり，原告が主張する阻害事由は存在しない。そもそも本件発明は，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆの毒性あるいは反応性に関する発明ではないので，その意味でも原告の主張は失当である。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張は理由がなく，審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
１取消事由１（甲１発明の認定の誤り）について
甲１文献の記載内容について
甲１文献（甲１）には，次の記載がある（なお，誤記は適宜訂正した。）。
ア発明の名称
「熱伝達用流体」
イ特許請求の範囲
「１．分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ
（但し，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５且つｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱媒体。」ウ産業上の利用分野（１頁左下欄９行目ないし１１行目）「本発明は，冷凍機，ヒートポンプなどで使用される熱伝達用流体に関する。」
エ従来技術とその問題点（１頁左下欄１４行目ないし２頁左上欄４行目）「従来，ヒートポンプの熱媒体（冷媒）としては，クロロフルオロ炭化水素，フルオロ炭化水素，これらの共沸組成物ならびにその近辺の組成物が知られている。これらは，一般にフロンと称されており，現在Ｒ－１１（トリクロロモノフルオロメタン），Ｒ－２２（モノクロロジフルオロメタン），Ｒ－５０２（Ｒ－２２＋クロロペンタフルオロエタン）などが主に使用されている。


しかしながら，近年，大気中に放出された場合に，ある種のフロンが成層圏のオゾン層を破壊し，その結果，人類を含む地球上の生態系に重大な悪影響を及ぼすことが指摘されている。従って，オゾン層破壊の危険性の高いフロンについては，国際的な取決めにより，使用および生産が規制されるに至っている。規制の対象になっているフロンには，Ｒ－１１とＲ－１２とが含まれており，またＲ－２２については，オゾン層破壊への影響が小さいため，現在規制の対象とはなっていないが，将来的には，より影響の少ない冷媒の出現が望まれている。冷凍・空調設備の普及に伴って，需要が毎年増大しつつあるフロンの使用および生産の規制は，居住環境をはじめとして，現在の社会機構全般に与える影響が極めて大きい。従って，オゾン層破壊問題を生じる危険性のない或いはその危険性の極めて小さい新たなヒートポンプ用の熱媒体（冷媒）の開発が緊急の課題となっている。」
オ問題点を解決するための手段（２頁左上欄５行目ないし３頁左上欄１１行目）
「本発明者は，ヒートポンプ或いは熱機関に適した熱伝達用流体であって，且つ当然のことながら，大気中に放出された場合にもオゾン層に及ぼす影響が小さいか或いは影響のない新たな熱伝達用流体を得るべく種々研究を重ねてきた。その結果，特定の構造を有する有機化合物がその目的に適合する要件を具備していることを見出した。
すなわち，本発明は，下記の熱伝達用流体を提供するものである：
「分子式：Ｃ３ＨｍＦn
（但し，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５且つｍ＋ｎ＝６）
で示され且つ分子中に二重結合を１個有する有機化合物からなる熱伝達用流体。」
本発明で使用する代表的な化合物の主な物性は，以下の通りである。Ⅰ．Ｆ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨ２（３，３，３－トリフルオロ－１－プロペン）Ⅱ．Ｆ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨＦ（１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン）
Ⅲ．Ｈ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＦ２（１，１，２－トリフルオロ－１－プロペン）Ⅳ．Ｈ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＨ２（２－モノフルオロ－１－プロペン）（判決注：上記のそれぞれの化合物毎に，沸点，臨界温度，臨界圧力，分子量の記載がある。）
本発明において熱伝達用流体として使用するＣ３ＨｍＦnで示される化合物は，オゾン層に影響を与える塩素原子および臭素原子を全く含まないので，オゾン層の破壊問題を生じる危険性はない。
また，一方では，Ｃ３ＨｍＦnで示される化合物は，ヒートポンプ用熱媒体としての特性にも優れており，成績係数，冷凍能力，凝縮圧力，吐出温度などの性能において，バランスが取れている。さらに，この化合物の沸点は，現在広く使用されているＲ－１２，Ｒ－２２，Ｒ－１１４およびＲ－５０２のそれに近いため，これら公知の熱媒体の使用条件下，即ち蒸発温度－２０から１０℃および凝縮温度３０から６０℃での使用に適している。
…本発明で使用するＣ３ＨｍＦnで示される化合物或いはＣ３ＨｍＦnで示される化合物とＲ－２２，Ｒ－３２，Ｒ－１２４，Ｒ－１２５，Ｒ－１３４ａ，Ｒ－１４２ｂ，Ｒ－１４３ａおよびＲ－１５２ａの少なくとも一種との混合物は，ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている。」
カ発明の効果（３頁左上欄１２行目ないし同頁右上欄４行目）「本発明による熱伝達用流体によれば，下記の様な顕著な効果が達成される。
（１）従来からＲ－１２，Ｒ－２２或いはＲ－５０２を熱媒体として使用してきたヒートポンプと同等以上のサイクル性能が得られる。（２）熱媒体としての優れた性能のゆえに，機器設計上も有利である。（３）仮に本発明による熱伝達用流体が大気中に放出された場合にも，オゾン層破壊の危険性はない。」
キ実施例１（３頁右上欄８行目ないし４頁左上欄１６行目）「熱媒体としてＦ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨ２（３，３，３－トリフルオロ－１－プロペン）を使用する１馬力のヒートポンプにおいて，蒸発器における熱媒体の蒸発温度を－１０℃，－５℃，５℃および１０℃とし，凝縮器における凝縮温度を５０℃とし，過熱度および過冷却度をそれぞれ５℃および３℃として，運転を行なった。
また，比較例として，Ｒ－１２（比較例１），Ｒ－２２（比較例２）およびＲ－５０２（比較例３）を熱媒体として使用して，上記と同一条件下にヒートポンプの運転を行なった。
これらの結果から，成績係数（ＣＯＰ）および冷凍効果を次式により，求めた…。
…本実施例ならびに比較例で使用した冷凍サイクルの回路図を第２図（判決注：省略）に示す。
ＣＯＰおよび冷凍能力の算出結果を比較例１～３の結果と対比して第３図（判決注：省略）および第４図にそれぞれ示す。
なお，第３図に示す成績係数は，Ｒ－２２を熱媒体とした場合の蒸発温度５℃における測定値（ＣＯＰＢ）で，それぞれの熱媒体の測定値（ＣＯＰＡ）を除したものである。特に，本発明による熱媒体の結果は，“○”で示してある。
また，第４図に示す冷凍能力は，Ｒ－２２を熱媒体とした場合の蒸発温度５℃における測定値（能力Ｂ）で，それぞれの熱媒体の測定値（能力Ａ）を除したものである。本発明による熱媒体の結果は，やはり“○”で示してある。
第３図から明らかな様に，本実施例による作動流体は，ＣＯＰに関して，Ｒ－１２およびＲ－２２と同程度の良好な値を示している。さらに，第４図から明らかな様に，冷凍効果に関して，Ｒ－１２よりも高めの値を示している。
また，蒸発温度５℃における凝縮圧力および圧縮機吐出温度の比較結果を第１表に示す。
第１    表
凝縮圧力        吐出温度
（kg/cm2・Ａ）      （℃）


実施例１          ９              ５１比較例１        １２              ５９比較例２        ２０              ７３比較例３        ２２                －本実施例による熱媒体の凝縮圧力および吐出温度は，Ｒ－１２よりも低い値を示しており，機器設計上有利である。
以上の結果から，Ｆ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨ２を熱媒体として使用する本発明においては，従来から広く使用されているＲ－１２，Ｒ－２２およびＲ－５０２を使用するヒートポンプと同等以上のサイクル性能が得られており，本発明は，機器設計上からも有利であることが，明らかである。」ク実施例２（４頁左上欄１７行目ないし同頁右上欄１３行目）「熱媒体としてＦ３Ｃ－ＣＨ＝ＣＨＦ（１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペン）を使用するとともに，蒸発器における熱媒体の蒸発温度を５℃とする以外は実施例１と同様にしてヒートポンプの運転を行なった。成績係数および冷凍能力を下記第２表に示す。
何れの数値も，Ｒ－２２を熱媒体とした場合の蒸発温度５℃における測定値（ＣＯＰＢおよび冷凍能力Ｂ）により本発明熱媒体の測定値（ＣＯＰＡおよび冷凍能力Ａ）を除した数値で示してある。
第２    表
実施例２    Ｒ－１２Ｒ－５０２
COPA/COPB      １．０１    １．０２    ０．９２能力Ａ／能力Ｂ０．４３      ０．６１    １．０３」ケ実施例３（４頁右上欄１４行目ないし同頁左下欄１０行目）「熱媒体としてＨ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＦ２（１，１，２－トリフルオロ－１－プロペン）を使用するとともに，蒸発器における熱媒体の蒸発温度を５℃とする以外は実施例１と同様にしてヒートポンプの運転を行なった。成績係数および冷凍能力を下記第３表（判決注：省略）に示す。…」コ実施例４（４頁左下欄１１行目ないし同頁右下欄７行目）「熱媒体としてＨ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＨ２（２－モノフルオロ－１－プロペン）を使用するとともに，蒸発器における熱媒体の蒸発温度を５℃とする以外は実施例１と同様にしてヒートポンプの運転を行なった。成績係数および冷凍能力を下記第４表（判決注：省略）に示す。…」
サ実施例５（４頁右下欄８行目ないし１２行目）
「熱媒体としてＦ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＨ２を使用する以外は実施例１と同様にして，ヒートポンプの運転を行なったところ，実施例１とほぼ同様の結果が得られた。」
シ図面の簡単な説明
「第４図は，実施例１および比較例１～３による冷凍能力を示すグラフである。」（５頁左上欄３行目ないし４行目）
」（７頁）
甲１発明の認定について
上記のとおり，甲１文献には，特許請求の範囲に「分子式：Ｃ３ＨｍＦｎ（但し，ｍ＝１～５，ｎ＝１～５且つｍ＋ｎ＝６）で示され且つ分子構造中に二重結合を１個有する有機化合物」すなわちＣ３ＨｍＦｎで示される化合物からなる熱媒体が記載され，その代表的な化合物として，１，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンすなわちＨＦＯ－１２３４ｚｅを含む４つの具体的な化合物の物性が，その沸点，臨界温度，臨界圧力及び分子量をもって示されている。そして，実施例１ないし４においては，これら４つの化合物を熱媒体として用いてヒートポンプを運転した際の成績係数（ＣＯＰ）及び冷凍能力が開示されている。
また，実施例５として，熱媒体として２，３，３，３－テトラフルオロ－１－プロペンすなわちＨＦＯ－１２３４ｙｆである「Ｆ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＨ２」を使用する以外は実施例１と同様にして，ヒートポンプの運転を行なったところ，実施例１とほぼ同様の結果が得られたことが記載されており，当該化合物の物性についての記載はないものの，これを熱媒体としてヒートポンプを運転することができたことが記載されている。
さらに，「本発明で使用するＣ３ＨｍＦnで示される化合物…は，ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば，潤滑油との相溶性，材料に対する非浸蝕性など）に関しても，問題はないことが確認されている。」との記載があることから，実施例１ないし５で用いられた具体的な化合物に代表されるＣ３ＨｍＦnで示される化合物をヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とともに熱伝達用組成物として用いることも記載されていると認めることができる。
以上によれば，甲１文献には，Ｃ３ＨｍＦnで示される化合物からなる熱媒体であって，該有機化合物は実施例１ないし５で用いられた具体的な化合物に代表されるものである熱媒体と，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる，熱伝達用組成物（甲１発明Ａ），並びに，Ｃ３ＨｍＦnで示される化合物に該当するＨＦＯ－１２３４ｚｅからなる熱媒体（甲１発明Ｚ）及びＨＦＯ－１２３４ｙｆからなる熱媒体（甲１発明Ｙ）の各発明が記載されていると認められるから，審決による甲１発明の認定に誤りはない。
原告の主張について
原告は，甲１文献は，潤滑剤との組合せの観点では，Ｃ３ＨｍＦｎで示される化合物という上位概念しか開示していないから，同文献に記載された発明は，Ｃ３ＨｍＦｎで示される化合物からなる熱媒体からなる，ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる熱伝達用組成物と認定されるべきであり，審決による甲１発明の認定には誤りがあると主張する。