原告は，その当時，化学合成法により製造されたＧＧ組成物は国内では上市されていなかったなどと主張するが，海外では上市されていたものであり，化学合成法によるＧＧ組成物の製造を被告に依頼したことは，本件発明１－２ないし本件発明１－４の着想を提供するものではない。また，本件発明１－２ないし本件発明１－４における蒸留法によるグリセリン除去工程について，原告従業員等が被告従業員等に何らかの示唆を与えた事実もない。
したがって，製法の発明である本件発明１－２ないし本件発明１－４についても，原告従業員Ａⅰは着想を提供しておらず，また，着想の具体化も行っていない。これらは，被告従業員Ａⅱの着想と努力の成果であって，他の被告従業員等がこれに協力したものである。
ウ本件発明３について
本件出願３が本件出願２の分割出願であり，本件発明２が製法の発明であり，本件発明３が物の発明であることから，まず，本件発明３について検討する，(ｱ)原告は，本件発明３の特徴的部分について，本件出願１に係る発明では不要物という扱いのグリセリン（製造原料の残存物）をあえて一定割合で含有することにより，高い保湿性を可能ならしめる保湿剤である旨主張しているものと解される。しかし，本件発明３の特徴的部分は，Ｄ－ＤＨＰＰＧからなり平均糖縮合度が１．４５～１．９８である糖と，グリセリンとを４５～８０：２０～５５の質量比で含む糖組成物からなる保湿剤であるという点にある。
また，課題が共通しても，その解決手段が異なれば，全く別個の発明であり，本件発明３は，本件発明１とは課題の解決手段が異なるから，本件発明１の延長線上にはなく，本件発明１に対する関与をもって本件発明３に関与するとはいえない。(ｲ)本件発明３の課題は，保湿性に優れた材料が求められていたことにある（   特開２０１４－６２１２１号公報〔甲４１〕の段落【０００４】）ところ，原告は，単に糖組成物の価格が高くなることが本件発明３の解決すべき課題であると捉えており，課題の理解を誤っている。そして，原告従業員Ａⅰは，本件発明３について，課題の発見すらしていない。
(ｳ)本件発明３の特徴的部分は，平均縮合度が特定の範囲であるＤ－ＤＨＰＰＧとグリセリンとを特定の質量比で含む点にある（特開２０１４－６２１２１号公報〔甲４１〕の段落【００１２】）ところ，原告従業員Ａⅰはこの特徴的部分の創作に何ら寄与しておらず，課題の解決手段ないし方法も具体的に認識していない。(ｴ)本件発明３に関しては，被告従業員Ａⅱが保湿性等の観点から，平均縮合度等について実験と検討を繰り返し，発明を完成したものである（乙１９）。(ｵ)以上のとおり，原告従業員Ａⅰは課題の発見すら行っておらず，また，課題の解決手段ないし方法も具体的に認識していなかったものであり，課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され，技術に関する思想として概念化されたものであるところの発明の着想を提供していない。
本件発明３は，被告従業員Ａⅱの着想と努力の成果であって，被告スタッフがこれに協力したものであり，原告従業員Ａⅰと，被告従業員Ａⅱの間には，発明の着想と具体化について，いかなる一体的連続的な協力関係も存在しない。したがって，原告従業員Ａⅰは，新しい着想を具体化した者として共同発明者になる余地もない。
エ   本件発明２について
(ｱ)本件発明２－１の特徴的部分は，本件発明３の特徴に加えてグルコース源のグルコース換算の仕込み量に対するグリセリンの仕込み量のモル比の範囲に関する発明特定事項にあり，本件発明２－２の特徴的部分は，本件発明２－１の特徴的部分と同様である。また，本件発明２－３の特徴的部分は，本件発明２－１又は本件発明２－２の特徴的部分に加えて，無機吸着剤としてハイドロタルサイト類を用いるという発明特定事項にある。
また，課題が共通しても，その解決手段が異なれば，全く別個の発明であって，本件発明２は，本件発明１とは課題の解決手段が異なるから，本件発明１の延長線上にない。
(ｲ)本件発明３と同様の理由により，原告従業員Ａⅰは本件発明２について課題の発見すらしていない。また，本件発明２の特徴的部分は，製造工程において，グリセリンの仕込みモル比（グルコース源のグルコース換算の仕込み量に対するグリセリンの仕込み量のモル比）を特定の範囲の値に調整することにある（乙２）。これにより，本件発明３に係る保湿剤を簡単な合成方法により製造できるというものである（特開２０１３－１８７２８号公報〔甲６〕の段落【００１３】）。原告従業員Ａⅰは，本件発明２の特徴的部分を方向付ける着想を被告従業員Ａⅱその他の被告従業員等に与えておらず，本件発明２を着想したのは，被告従業員Ａⅱである。
(ｳ)原告従業員Ａⅰは，発明の着想の具体化もしていない。本件発明２に関しては，被告従業員Ａⅱが本件発明３の組成物を製造する方法として，原料の仕込み量等を検討して発明を完成した（乙１９）もので，原告従業員Ａⅰと，被告従業員Ａⅱとの間には，発明の着想と具体化について，いかなる一体的連続的な協力関係も存在しない。
オまとめ
以上のとおり，原告従業員Ａⅰは，本件各発明について，着想の提供も具体化も一切行っていない。
したがって，原告従業員Ａⅰは，本件各発明の共同発明者の一人であるとはいえず，原告がその発明考案規程の定めにより本件各発明についての特許を受ける権利ないしその共有持分を承継することは，あり得ない。
２争点(1)イ（原告は本件開発協力合意の定めに従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったか）について
【原告の主張】
(1)本件開発協力合意書６条について


原告従業員Ａⅰが本件各発明の共同発明者の一人であるか否かにかかわらず，原告は，本件開発協力合意書の６条後段の定めに基づき，本件各発明について特許を受ける権利を持分２分の１の割合で被告と準共有するに至っている。すなわち，本件開発協力合意書１条は，開発協力合意の対象を「各種グルコース誘導体」とするところ，「各種グルコース誘導体」がＧＧを含む概念であることは明らかであるから，ＧＧ関連発明については，同合意書６条後段の定めが適用されるものであり，したがって，本件各発明についての特許を受ける権利については，基本的に折半となり，原告は，本件各発明についての特許を受ける権利を持分２分の１の割合で被告と準共有するものである。
(2)被告の主張に対する反論
ア被告は，本件開発協力合意の対象にＧＧは含まれない旨主張するが，ＧＧは本件秘密保持契約と本件開発協力合意の双方で対象となっているものである。本件開発協力合意をした当時，ＧＧは研究開発製造の過程にあり，本件開発協力合意は，化学合成法による，ＧＧを含むグルコース誘導体の製造可能性，生成体物の評価等の研究を対象としたものである。
イ被告は，原告が研究開発に寄与していないとか，本件開発協力合意に基づく協力を得られていないなどと主張するが，原告は，被告に対し，品質の安全性試験，商品説明用のデータ取得，着色安定性の改善実験について情報を示すことによって，協力した。
ウ本件開発協力合意書６条後段は，個々の発明について，当事者の一方の従業者等による単独発明か，当事者双方の従業者等による共同発明かなど当事者間で見解が相違する可能性があることから，原則として折半する旨規定したものであるところ，原告が，被告からの原案に上記の修正を加えて契約成立に至ったもので，被告は，この修正に対して何ら異議を述べずに応じている。原則として折半する旨定めたものではない旨の被告の主張は，本件訴訟が提起された後，被告が思いついた主張にすぎない。
【被告の主張】
(1)本件開発協力合意の対象について
本件開発協力合意書１条にいう「各種グルコース誘導体」は，ＧＧを除く趣旨で用いられており，本件開発協力合意の対象は，ＧＧ以外のグルコース誘導体である。同条は，「各種グルコース誘導体」という概括的な用語を用いているが，将来の個別合意による特定を前提にしたものであり，これにＧＧが含まれることが当然であるとはいえないところ，原告と被告との間でＧＧを本件開発協力合意の対象とする旨の個別合意がされたことはない。
したがって，ＧＧ関連発明は，本件開発協力合意の対象外である。なお，ＧＧに関する原告及び被告の間の協力及び取引の規律は，本件秘密保持契約のほか，本件秘密保持契約書５項に定める「製造委託契約（仮称）」をもって完結することが予定されていた。原告と被告は，本件秘密保持契約の下で行われていた被告によるＧＧ組成物の製造の検討が順調であったため，これとは別に，ＧＧ以外の配糖体等について，両者の協力関係の下で研究開発を進めて行くため，本件開発協力合意をしたのである。
本件開発協力合意書は，平成２０年８月２７日に調印されたものであるが，本件開発協力合意の対象期間は，同年７月１５日に遡及することとされた。そして，原告は，研究開発の対象となる化合物を，同年９月４日付けリストで示し（甲２５，乙７），本件開発協力合意に基づく第１号として，●（省略）●を決定し（乙８），同年１１月２６日，被告は，●（省略）●のサンプルを原告に提供した（乙９）。(2)本件開発協力合意書における「本開発」の意義仮に，ＧＧが本件開発協力合意の対象である「各種グルコース誘導体」に含まれるとしても，本件各発明は，本件開発協力合意書６条の「本開発」に基づいた発明に該当しないから，同条は適用されない。すなわち，同条にいう「本開発」とは，本件開発協力合意書１条及び２条の規定に照らし，原告と被告との間で「相互に協力して推進された」開発をいうものと解するべきである。ここで，「相互に協力して推進された」開発とは，一体的連続的な協力関係の下に，各自が重要な技術的貢献を行う一連の開発をいい，少なくとも，原告が「従前より蓄積したノウハウ」を開示し，原告被告ともに今後の研究の進行，内容，成果を相互に開示し，交換することが要件となる。相互に協力して推進された開発によらずに，一方当事者が単独で得た発明は，本件開発協力合意書６条の「本開発」に基づく発明に該当しない。被告は，原告との一体的協力関係も，原告による重要な技術的貢献もなく，本件各発明をしたもので，本件各発明は，「本開発」に基づく発明ではない。
(3)本件開発協力合意書６条後段の意味
ア本件開発協力合意書６条後段は，双方の協議により合意が成立した場合には，基本的に折半とする旨を定めたにすぎず，権利関係の変動に関しては特段の意味を有しない。少なくとも，協議を行わなかった場合，又は，協議を行ったが合意に至らなかった場合にまで権利関係を変動させる規定ではなく，その場合は，当事者の権利関係は特許法及び民法により定まるものである。そして，本件各発明について特許を受ける権利に関し，被告が原告に持分を譲渡する旨の合意は成立していないので，本件開発協力合意書６条後段は，原告が本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を取得した根拠とはならない。
イ仮に，本件開発協力合意書６条後段について，協議による合意が成立しなくても，当事者間の権利関係を変動させる条項だと解釈するのであれば，「基本的に折半する」との「基本的に」の意味は，双方の当事者に特許法上の共同発明者に該当する従業員が存在している典型的なケースにおいてという意味であると解するべきである。本件においては，本件各発明について，原告には特許法上の発明者に該当する従業者等が存在しないから，上記の「基本的に」の要件を満たさない。寄与を無視した一律の取り決めは，具体的事案において，貢献していない参加者や貢献度の相当低い参加者のフリーライドを許し，著しく不公平な帰結をもたらしかねない。他方，個々の発明について，当事者の一方の従業者等による単独発明か，当事者双方の従業者等による共同発明かなど当事者間で見解が相違する可能性があり，当事者の協議で合意を図る方が簡便である。
本件開発協力合意書６条後段の「基本的に折半とするが」との文言や，その後に「詳細につて（ママ）は別途協議する」と続く点からみても，確定的な折半の合意ではなく，協議の際に折半にすることを指針とすることを定めたにすぎないというべきである。また，「折半とする」との表現は，一方が単独で有する権利の持分の譲渡には用いられないものというべきである。


ウ被告が，本件開発協力合意書６条後段についての原告からの修正に応じたのは，協議の際の指針を付加しただけで，当初案の文言と法的効果を異にするものではないからであり，同条後段は，その文言，同条項の趣旨からしても確定的な持分譲渡の合意ではなく，単なる協議規定又は協議による合意の成立を停止条件とした規定である。
(4)まとめ
以上のとおり，本件各発明には，本件開発協力合意は適用されない。したがって，原告が，本件開発協力合意に基づき，本件各発明につき，特許を受ける権利の共有持分を有するということはない。
３争点(1)ウ（ＧＧ特許別段合意が成立したか〔請求原因(1)①及び請求原因(1)②に対する抗弁〕）について
【被告の主張】
(1)はじめに
仮に，原告従業員Ａⅰが本件各発明の共同発明者の一人であり，又は，本件開発協力合意が本件各発明に適用されることとなるとしても，本件各発明は，物質発明又は製法発明のいずれかであるところ，次のとおり，原被告間には，ＧＧ関連発明のうち，物質発明及び製法発明についての特許を受ける権利はいずれも被告が単独で保有する旨の合意（ＧＧ特許別段合意）が成立しているから，本件各発明についての特許を受ける権利は，いずれにしても被告が保有しているというべきである。
(2)合意の成立
ア本件秘密保持契約には，知的財産権の帰属に関する規定は存在しないところ，同契約の「本検討」により何らかの発明が生じる場合，当該発明が被告従業員等のみの発明となることが自明であった。そのため，原告は，被告から購入して顧客に転売するＧＧ組成物について，特許権により他社の市場参入を抑止し，先行参入業者との特許ライセンス交渉を有利にする目的で，被告に製法発明及び物質発明についての特許取得を促した。
このような中，原告が，平成２１年６月以降，アンチエイジング等の新規用途についての用途特許に関心を持っていたこともあって，原告と被告の間でＧＧ関連発明に係る知的財産権について取り決めることになり，当時原告の専務取締役であったＡⅴ（以下「原告専務Ａⅴ」という。）及び原告従業員Ａⅰは，被告従業員Ａⅳ，被告従業員Ａⅱ及び被告の従業員であるＡⅵ（以下「被告従業員Ａⅵ」という。）に対し，同年９月８日に開催された打合せ時に，ＧＧについて何とか製法特許をおさえてほしい旨打診した（乙２３）。なお，同打合せの際，原告側の参加者として，株式会社ＢＥＤＡＲＩＮＧ－ＪＡＰＡＮ（以下「ビーダリング社」という。）の代表取締役であるＡⅶ（以下「Ａⅶ」という。）が，被告の承諾なく参加していた。その後，原告従業員Ａⅰは，被告従業員Ａⅳに対し，同月２８日，被告がＧＧ組成物を第三者にサンプル提供していることが，本件秘密保持契約違反に当たる旨非難したが，被告従業員Ａⅳは，同サンプル提供は本件秘密保持契約に違反しないものであることを述べ，むしろ，同月８日の上記打合せにビーダリング社のＡⅶを参加させていたことが本件秘密保持契約違反である旨指摘し，原告従業員Ａⅰが，被告に対して謝罪することとなった。
原告従業員Ａⅰは，同月３０日，原被告間の協力関係について改めて確認，整理するため，被告従業員Ａⅳ及び被告従業員Ａⅵと会談した。このとき，原告と被告は，原告と被告との間のＧＧ組成物に関する試作及び量産検討の過程で既に生じ又は将来発生するＧＧ関連発明について，製法発明及び物質発明について特許を受ける権利は被告が単独で保有することとし，用途発明について特許を受ける権利は原告と被告の準共有とすることに合意した（ＧＧ特許別段合意）。また，原告従業員Ａⅰ及び被告従業員Ａⅳは，同年１０月２０日，改めてＧＧに関する特許の帰属について協議し，「製法（特許），物質特許はＧＣＩ（判決注：被告）単独（出願），用途特許は共願で進める」（乙１２）ことを確認した。さらに，原告従業員Ａⅰは，平成２２年４月９日，被告従業員Ａⅳとの打合せで，原告が，ＧＧについて同年６月に触媒等の情報開示を伴うサンプルワーク（第三者に対するサンプル評価依頼）を，同年末までに触媒等の情報開示を伴う医薬部外品申請を行いたい旨表明した。これに対し，被告従業員Ａⅳは，原告の上記スケジュール調整のため，同年５月中にＧＧ関連発明について特許出願を行う旨述べたところ，原告従業員Ａⅰは特に異議を述ず，内容についての質問もしなかった。同年４月１９日，原告のグループ企業であるトーハン株式会社（以下「トーハン」という。）の従業員であるＡⅷ（以下「Ａⅷ」という。）から，被告従業員Ａⅵに対し，被告の単独出願で合意されていた特許出願について，原告との共願にして欲しい旨の依頼があったが，これはあくまでも「お願い」としてであった（乙１０）。以上の経過からすると，原告及び被告は，遅くとも平成２１年１０月２０日までに，ＧＧ組成物の試作及び量産化の検討の過程で，既に生じ，又は，将来発生するＧＧ関連発明について，製法発明及び物質発明について特許を受ける権利は被告が単独で保有し，用途発明について特許を受ける権利は原告と被告の準共有とすることに合意し，平成２２年４月１９日までは，原告もかかる合意を前提に行動していたことが明白である。このように，ＧＧ特許別段合意が結ばれたのは，本件開発協力合意がＧＧを対象としていなかったことによるものである。イなお，特許を受ける権利は，特許法の規定に従い，発明者に原始的に帰属した後，発明者から，当該発明者が原告の従業者等であった場合には，原告の発明考案規程により原告に承継され，当該発明者が被告の従業者等であった場合には，個別合意により被告に承継されるが，この承継結果がＧＧ特許別段合意に合致しない場合，原告と被告との間において，ＧＧ特許別段合意に基づく持分譲渡がされ，合致する場合の持分譲渡は予定されていない。
(3)原告の主張に対する反論


原告は，ＧＧ特許別段合意について，原告従業員Ａⅰにそのような合意を締結する権限はなかった主張するが，ＧＧに関する取引については，原告従業員Ａⅰが原告の責任者として行動しており，仮に，原告従業員Ａⅰに権限がなかったとしても，被告には，原告従業員ＡⅰがＧＧ特許別段合意の締結権限を有すると信ずべき正当な理由があった。
【原告の主張】
(1)ＧＧ特許別段合意について
被告が主張するＧＧ特許別段合意は，後日，被告がねつ造したもので，そのような合意は存在しなかった。被告がＧＧ特許別段合意が成立した根拠として掲げる平成２１年１１月２日付け出張報告書（乙１２）は，会議開催日から１３日も経過した後の報告書であり，その記載内容の信用性及び正確性には疑問がある。しかも，原告従業員Ａⅰは，ＧＧ特許特段合意があったと主張する平成２１年９月３０日及び同年１０月２０日，研究開発センター長（兼）研究開発室長（兼）品質保証管理室長であり，そのような合意を締結できる決裁権限を有していなかった。また，被告は，平成２２年４月９日の会議などにおける発言などからＧＧ特許別段合意の成立を裏付けられるとするが，同日の会議を証するものとして公式議事録（甲５５）が存在し，これには特許に関して何らの記載もない。被告従業員Ａⅱの私的なノート（乙２５）には，信用性はない。
したがって，原告と被告との間に，ＧＧ特許別段合意なるものは存在しない。
(2)本件各発明は用途発明であること
被告は，用途特許の用語を，特許庁の「特許・実用新案審査基準」に基づいて解釈しているが，少なくとも，原告は，審査基準どおりに解釈されるものとは認識していなかった。平成２１年１０月２０日の会議（甲３５）では，化学合成法により得られたＧＧ組成物が，何か特徴的で特許性が認められる可能性のある用途を有していることが見いだされたら，その用途が既知のものである（が従来よりも優れた作用効果を奏する）か，未知のものであるかを問わず，その用途を特定した発明を出願して特許化を図るという水準のことが意図されていたものであり，本件各発明は，いずれも用途発明である。したがって，仮に，被告の主張するＧＧ特許別段合意によるとしても，本件各発明については，被告の単独出願となるものではない。４争点(1)エ（被告は本件開発協力合意を有効に解除したか〔請求原因(1)②に対する抗弁〕）について
【被告の主張】
仮に，ＧＧが本件開発協力合意の対象であったとすれば，原告は，同合意に基づいて被告にＧＧに関するノウハウを開示する義務（以下「義務①」という。）及びＧＧに関する研究成果（甲４２）を被告に開示する義務（以下「義務②」という。）を負っていたはずであるが，これらを怠り，本件開発協力合意書２条の定めに違反した。また，原告は，被告の提供したＧＧ組成物のサンプルに基づいて第三者とともにＧＧ関連発明について特許出願（乙１３，１５）をしたことにより，本件開発協力合意書３条１項に定める秘密保持義務（以下「義務③」という。）及び同合意書４条に定める相手方から示された秘密情報の他目的使用禁止義務（以下「義務④」という。）に違反した。
上述した義務①ないし④は，本件開発協力合意の期間中に履行されない場合，同合意の目的を達成できないから，これらの義務は定期行為債務，すなわち「契約の性質により，一定期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない」債務（民法５４２条）であり，同合意の満了日である平成２３年７月１４日の経過をもって履行期が経過した。
被告は，平成２７年４月１５日の第７回弁論準備手続期日において，同月１３日付け被告第６準備書面を陳述することにより，原告に対し，本件開発協力合意を解除する旨の意思表示をした。
なお，義務②ないし④は，原告と被告の双方が負う義務であるが，原告の債務と履行上の牽連関係に立つ被告の債務は存在しないこと，被告は，研究成果である製造フローや構成成分に関する資料を原告に開示し（乙３９），秘密保持義務違反や他目的使用禁止義務違反に当たる行為は行っていないから，被告は，義務②ないし④を履行している。したがって，原告に同時履行の抗弁権が認められる余地はない。以上のとおり，仮に，ＧＧが本件開発協力合意の対象となるとしても，本件開発協力合意は，原告の定期行為債務不履行に基づき，有効に解除された。
【原告の主張】
(1)被告は，解除権の前提となる債務内容を明らかにしていない。すなわち，被告は，ＧＧに関する原告のノウハウというだけで，原告が開示すべきであったとする情報を何ら示していない。
また，被告は，定期行為と主張するが，その債務内容も明らかでなく，期限も定められていない。
被告は，原告に対し，何ら情報提供を要請していなかったばかりか，民法５４１条に定める催告も行っていない。
したがって，被告の解除の主張は，その成立要件，効果要件を満たしていない。なお，原告は，被告に対し，本件開発協力合意に基づき，平成２０年９月４日付け新規配糖体検討資料（甲２５）を示しているところ，同資料の表．１に掲げた物質にグルコースを付加することはノウハウであり，また，原告の評価ルートを用いて評価判断したことも重要なノウハウである。原告は，これらを，随時，被告に開示しており，原告に債務不履行はない。
(2)被告は，単独で本件出願１ないし本件出願３をするという本件開発協力合意に反する行為をしながら，同合意の解除を主張している。しかし，このような主張は，禁反言ないし信義則上許されないことは当然であり，あるいは，被告による解除の意思表示は，権利濫用として無効である。
５争点(2)ア（被告は本件開発協力合意又は本件秘密保持契約に従い原告に対し負っていた義務に違反したか）について
【原告の主張】
(1)共同出願義務違反
本件開発協力合意書６条後段は，本開発に基づく発明の帰属並びに知的財産権を受ける権利及びその帰属について「折半」と定めており，原告と被告とは，同条後段に基づき，本開発に基づく発明について特許を受ける権利をそれぞれ等しい割合で準共有する。したがって，被告は，同条後段に基づき，原告に対し，本件開発協力合意に基づく契約上の義務として，ＧＧ関連発明について共同出願義務を負っている。


本件各発明は，いずれも化学合成法により製造されるＧＧ組成物に関する発明である。そして，ＧＧ組成物の化学合成法による製造は，食品以外の工業用材料としての各種グルコース誘導体の研究並びに開発業務であって，本件開発協力合意１条にいう「本開発」に当たる。しかし，被告は，平成２２年５月１０日，原告にその内容の開示をせず，本件出願１を行い，また，平成２３年７月８日，原告に無断で本件出願２を行い，平成２５年１２月２４日，本件出願２の特許請求の範囲の請求項１を削除することを含む補正の際，同出願の一部（同補正により削除した同補正前の請求項１に係る発明）を新たな特許出願とする本件出願３をし，上記共同出願義務に違反した。
(2)守秘義務違反
被告が本件出願１ないし本件出願３をした結果，本件出願１については，平成２３年１１月２４日，本件出願２については，平成２５年１月３１日に，本件出願３については，平成２６年４月１０日，それぞれ出願公開された。また，被告は，平成２１年９月頃，原告に無断で，第三者である●（省略）●株式会社にＧＧ組成物のサンプル提供を行った。
したがって，被告は，本件秘密保持契約書１項及び本件開発協力合意３条に定める守秘義務に違反した。
(3)目的外不使用義務違反
被告は，本件出願１ないし本件出願３をしたことにより，原告の秘密情報を本件秘密保持契約にいう「本検討」及び本件開発協力合意にいう「本開発」以外の目的に利用した。
また，原告は，被告に対し，研究開発の対象を決定するという目的のために，原告の市場情報，顧客情報その他の営業情報を開示していたところ，被告は，平成２１年９月頃，原告に無断で，原告の取引先である●（省略）●にＧＧ組成物のサンプル提供を行った。
したがって，被告は，本件秘密保持契約書３項及び本件開発協力合意書４条に定める義務に違反した。
(4)研究内容の開示義務違反
被告は，原告に対し，本件各発明に係る研究の進行，内容，成果を開示していない。
したがって，被告は，本件開発協力合意書２条に定める研究内容の開示義務に違反した。
(5)通知義務違反
被告は，本件各発明について，本件出願１ないし本件出願３をしたにもかかわらず，これらの出願について直ちに原告に通知しなかった。したがって，被告は，本件開発協力合意書６条前段に定める通知義務に違反した。
【被告の主張】
以下のとおり，本件開発協力合意違反及び本件秘密保持契約違反についての原告の主張は，すべて否認ないし争う。
(1)共同出願義務違反について
ＧＧは，本件開発協力合意書１条の「各種グルコース誘導体」に含まれないから，本件開発協力合意６条は適用されない。
また，本件開発協力合意にいう「本開発」は，原告及び被告が，相互に協力して推進したものを指し，原告が協力していない開発は「本開発」に該当しない。本件各発明は，いずれも原告の協力なしに被告が完成させたものであり，本件開発協力合意書６条は適用されない。
仮に，本件開発協力合意書１条の「各種グルコース誘導体」にＧＧが含まれ，ＧＧの開発が本件開発協力合意にいう「本開発」に該当するとしても，本件開発協力合意書６条は，貢献の度合いに応じて帰属の割合・有無を調整させる趣旨の規定であり，本件各発明について，原告は全く貢献していないから，被告が単独で出願することができる。
したがって，被告は，共同出願義務に違反していない。(2)守秘義務違反及び目的外不使用義務違反について原告がどの情報を秘密情報としているのか不明であり，秘密情報を特定していない守秘義務違反及び目的外不使用義務違反の原告の主張は失当である。また，被告は，本件開発協力合意に基づき，原告から原告の顧客情報を開示されていない。被告は，●（省略）●にＧＧ組成物のサンプルを提供しているが，原告に提供したＧＧ組成物とは組成が異なるものであり，また，●（省略）●が国内におけるＧＧの商業利用につきパイオニアであることは公知の事実であるから，●（省略）●へのサンプル提供は，何ら制約を受けるものではない。
(3)研究内容の開示義務違反
本件開発協力合意書２条が規定する研究の開示は，「本開発」を遂行する上で必要な範囲で開示することを規定しているもので，本開発と無関係な情報を開示する義務を負わせるものではないから，被告に，研究内容の開示義務違反はない。
(4)通知義務違反について
既に述べたとおり，本件各発明は，本件開発協力合意書６条の適用を受けるものではないから，被告に通知義務違反はない。
なお，被告は，本件出願１については，好意的配慮として，出願前に原告に対して特許出願する旨通知しており，本件出願１に係る明細書に記載された重要な技術情報についても通知していた。
６争点(2)イ（損害の発生の有無及びその額）について
【原告の主張】
(1)逸失利益
ア有用な権利の喪失
本件各発明については，被告が原告とより一層の検討を重ね，原告の有する知見を追加した上で共同出願していれば，本件出願１ないし本件出願３の各出願とは特許請求の範囲が異なり，より強くて有用な権利を獲得できた。ところが，被告が，上記のとおり，共同出願義務，守秘義務に違反し，秘密情報を本検討及び本開発以外の目的に利用して無断で，本件出願１ないし本件出願３をし，原告の意に反する時期に，原告の意に反する特許請求の範囲及び実施の形態が公開されてしまったことにより，もはや本件各発明についてより強くて有用な権利を獲得することができなくなってしまった。
イ外国出願の機会の喪失
原告は，被告の無断単独出願により，出願日から１年６月経過して出願公開になるまで出願内容を知らされなかったことにより，パリ条約による優先権を主張することができる１年間の期間が経過してしまい（パリ条約４条Ａ（１），同条Ｃ（１）），外国出願の機会を逸した。
ウ市場の喪失
原告は，本件各発明を具体化するに当たり，ＧＧの市場占有率を高めることを計画，実行していたが，被告が共同出願義務，守秘義務に違反し，秘密情報を本検討及び本開発以外の目的に利用して，無断で本件出願１ないし本件出願３をしたことによって，関連情報が広く公開され，原告の計画は不可能となった。
(2)損害額
ア有用な権利の喪失による損害（１６０万円）
前記(1)アのとおり，被告の行為により，原告は，もはや本件各発明についてより強くて有用な権利を獲得することができなくなったところ，これによる損害は，少なくとも１６０万円である。


イ●（省略）●との取引機会の喪失による損害（１０億円）原告において，海外におけるＧＧの市場占有率を高める計画は，●（省略）●による欧米中への販売計画と中国を除くアジア地域への拡販計画からなっていた。そのうち，●（省略）●との商談は，被告が原告に無断で本件各出願をし，その内容を開示しなかったためにより，原告が外国出願の機会を喪失し，本件各出願の扱いについて被告との対応に時間がとられたことで，●（省略）●との商談は破談となった。
①●（省略）●のグリセリン使用量は●（省略）●ｔ／年であり，②グリセリン使用量のうち，少なくとも５％がＧＧに置き換わるとすると，●（省略）●のＧＧ使用量は少なくとも●（省略）●ｔ／年であり，③上記②のうち，少なくとも●（省略）●％を原告が獲得することができたのでＧＧの販売量は●（省略）●ｔ／年となり，④原告の利益は少なくとも●（省略）●であるから，⑤原告の損害は，1年当たり●（省略）●円（上記③×④），⑥ＧＧの市場占有率を高める計画は少なくとも●（省略）●年程度の効力が見込めたから，原告の平成２２年５月から●（省略）●年分の損害は，少なくとも１０億円を下らない。
ウ中国を除くアジアにおける事業機会の喪失による損害（１０００万円）原告は，中国を除くアジアの地域にも特許出願をし，海外事業を展開することを計画していたが，被告の本件各出願に起因して，抜本的見直しを余儀なくされ，計画実行が不可能となったため，１０００万円を下らない損害を被った。エ国内における事業機会の喪失による損害（１０００万円）原告は，ＧＧについて，医薬部外品承認を取得することにより，一般化粧品分野のみならず，医薬部外品分野にも進出することを計画していたが，被告が医薬部外品レベルの品質の開発を断念したことにより，余分に開発費用がかかり，医薬部外品承認取得の遅延や医薬部外品市場への参入遅延により少なくとも１０００万円の損害を被った。
オ弁護士及び弁理士費用（１０００万円）
原告は，本件訴訟に伴う弁護士及び弁理士費用として，少なくとも１０００万円を下回らない損害を被った。
(3)まとめ
以上のとおりであるから，原告は，被告に対し，債務不履行による損害賠償金１０億３１６０万円（逸失利益１０億２１６０万円と弁護士費用１０００万円の合計）の一部である１０００万円（逸失利益と弁護士費用の割り付けは，按分比による。）及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年２月１５日から支払済みまでの商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
【被告の主張】
原告の主張は，すべて否認ないし争う。
原告は，被告に対し，ＧＧの研究開発を要請しただけであり，実害はおよそ発生していない。
原告が主張する有用な権利の喪失については，原告が，出願の際に，どのような知見を加える予定であったのか不明であり，原告の主張は根拠がない。仮に，共同出願すべきものであったとしても，本件出願１ないし本件出願３は，現在も特許庁に係属中であり，特許請求の範囲について補正可能である。また，仮に特許査定等がされた場合であっても，分割出願を行う予定であるから，直ちに有用な権利の喪失ということにはならない。
原告が主張する市場の喪失については，原告がどのような計画を持っていたのかは不明である上，原告は，被告に無断で，本件出願１の公開前に，本件出願１の内容をホームページ上にて公開しており（乙１４の１ないし１４の１８），原告自身の行為により当該計画は不可能になっているのであって，被告の行為と原告の損害との因果関係はない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
前記前提事実（第２の２），後掲各証拠（証人Ａⅰ，証人Ａⅲ及び証人Ａⅳの各証言は，それぞれ，「証人Ａⅰ」，「証人Ａⅲ」，「証人Ａⅳ」と略記し，証人調書別紙速記録中，当該証言が記載された該当頁を〔〕内に付記する。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)原告の被告に対するＧＧ組成物の製造の依頼ア原告は，平成１７年頃，大手化粧品会社からＧＧ組成物の製造の打診を受け，平成１８年１１月には，酵素法によりＧＧ組成物の試作をしていたが，酵素法は生産効率が悪く，製造コスト面で難点があった。
そこで，原告は，他社に化学合成法によりＧＧ組成物を低価格で大量に生産することを委託することとし，ＧＧ組成物の製造が可能と思われる企業２社を選定した。その後，原告は，平成２０年４月１４日，上記２社のうち，メチルグルコシドなど糖誘導体関連の特許をいくつか取得している被告に対し，化学合成法によるＧＧ組成物の製造を依頼した。その際，原告従業員等（原告従業員Ａⅰを含む。）が，被告従業員Ａⅱに対し，含量８０％以上のＧＧ組成物を低価格で数十トン単位で化学合成することができるかどうかについて尋ねた。被告従業員Ａⅱは，それまでにＧＧ自体の合成をしたことはなかったものの，ＧＧの原料となるグルコースやグリセリンの物性については理解しており，グルコースとメタノール，ブタノール，エチレングリコール等を反応させることにより化学合成可能な類縁物質（メチルグルコシドやブチルグルコシド，ヒドロキシエチルグルコシド等，グルコシドに属する２０種類以上の物質）の合成をした経験を有していること，グルコースとグリセリンを酸触媒存在下で反応させることによりＧＧの合成が可能なこと，生成したＧＧがα－ＧＧとβ－ＧＧの混合物になることを理解していたことから，原告従業員等に対し，化学合成法によってグリセリンに糖を付加することは容易であり，余剰のグリセリンをいかに分離するかがポイントである旨コメントした上，可能であれば，同月中に何らかの方向性を見いだし，同年５月末までにサンプルを作る方向で検討する旨を伝えた。


なお，その当時，アルコールとグルコースを化学合成法により反応させる場合，α結合の化合物とβ結合の化合物が生成されること，化学合成法によりグリセリン（グリセロールともいう。）にグルコースを付加させることによってＧＧを製造できること，ＧＧが保湿効果に優れ，化粧品などに適用できることは公知であった。（以上につき，甲２１，２２，６５，乙３ないし５，５４，証人Ａⅰ〔１，５２頁〕，証人Ａⅳ〔１，５頁〕）
イ被告従業員等は，平成２０年４月末頃，原告従業員等に対し，ＧＧ組成物の製造についての進捗状況を報告し，グリセリンの分離方法を検討中である旨連絡した。
原告従業員等は，同年５月８日，再び，被告を訪れ，ＧＧ組成物の製造についての技術上又は業務上の情報（以下「ＧＧに関する秘密情報」という。）を被告従業員等に開示するため，原告と被告との間で秘密保持契約を締結すること提案し，その場で原告従業員等が案文として持参した秘密保持契約書について調印がされ，もって本件秘密保持契約が締結された。
その上で，原告は，被告に対し，ＧＧが化粧品向けにグリセリンの代替品として検討されているものであること，組成物中のＧＧの含量８０％以上というのは，原告の顧客である●（省略）●の要望であり，将来，年間数百トンの使用量が見込まれることなどを伝えた。
これに対し，被告は，組成物にＧＧを８０．４％，グリセリンを１０％弱含有するｐＨ５．５程度のＧＧ組成物の試作品（以下「ＧＧ試作品」いう。）が製造できたこと，量産には，設備上，高真空にする装置の見直しが必要となること，ＧＧ試作品中のＧＧは，α－ＧＧとβ－ＧＧの混合物であり，ＨＰＬＣでは分離不能であり，両者の割合は不明だが，他の経験から７対３でα－ＧＧが多いと予想していること，グリセリンの除去は分子蒸留によることなどを報告した。（以上につき，甲２３の１・２，２６の１・２，２８，６５，乙５４，証人Ａⅰ〔２，２６～２７，５４頁〕，証人Ａⅳ〔４頁〕）
ウ原告は，被告から提供されたＧＧ試作品の評価を行い，原告従業員Ａⅲが，平成２０年５月１９日，被告従業員Ａⅱに対し，ＧＧ試作品の評価結果を報告した。その際，原告従業員Ａⅲは，被告従業員Ａⅱに対し，ＨＰＬＣの条件として，ゲル濾過用カラムを用い，ＲＩにて分析を行って得られたＨＰＬＣチャート上のピーク３が糖縮合物であると理解してよいか，同チャート上のＧＧのピーク（ピーク４）にわずかに肩が見られることについて，ＧＧ試作品中のＧＧには，α－ＧＧだけでなくβ－ＧＧも存在していると考えてよいのか，そうであるならばα－ＧＧのみの分離は可能か，の３点について質問した。
（以上につき，甲２９の１・２，証人Ａⅰ〔２頁〕，証人Ａⅲ〔１頁〕）エ原告従業員等は，平成２０年６月２５日，被告従業員等に対し，ＧＧ試作品についての●（省略）●の評価状況を報告し，色調，成分比率については問題がないこと，結論を得るには，更に二，三か月の検討期間を要すること，被告を第２又は第３のＧＧメーカーとして検討する模様であることなどを伝えた。その際，被告従業員等は，原告従業員等に対し，●（省略）●が評価する間に正式な見積りを送付したいことを伝えた。
被告従業員等は，同年７月３１日，原告従業員等に対し，「グリセロールグルコシド（仮称）お見積りに関する件」と題し，固形分８０％の価格などの見積案を提出した。                                      （以上につき，甲２７，乙３０）
(2)本件開発協力合意に至る経緯
ア本件開発協力合意のきっかけ
原告従業員Ａⅰは，平成２０年６月２５日，ＧＧ組成物の製造に関する打合せの際，被告がＧＧ試作品を思いのほか早く製造できたことなどから，それまで原告において酵素法ではうまくいかなかったＧＧ以外のグルコース誘導体について，原告と被告が共同研究することを提案したところ，被告従業員等もこれに前向きであった。
そこで，原告と被告との今後の共同研究について話し合うため，平成２０年７月１５日，原告従業員Ａⅰ，原告の常務取締役であったＡⅸ（以下「原告常務Ａⅸ」という。），原告専務Ａⅴほか２名が，被告従業員Ａⅳ，被告従業員Ａⅱ，被告の従業員であるＡⅹ，被告従業員Ａⅵと，打合せを行った。同日の打合せでは，ＧＧ以外の天然物の工業材料用途への利用について検討されたほか，廃糖蜜の工業的利用や化粧品用途でのカテキン又は香料の配糖体の合成等についての研究開発のテーマが挙げられた。テーマが複数挙げられたことから，原告と被告は，これらを包括した天然物の工業利用に関する共同開発契約を締結することとした。
（以上につき，甲２７の１・２，２９の1・２，乙６，３８の３，証人Ａⅰ〔８頁〕，証人Ａⅳ〔１４，１５頁〕）
イ本件開発協力合意の条項案の作成
(ｱ)上記アの打合せ後，被告の従業員（法務・知財チームのチームリーダー）である木村陽子は，被告従業員Ａⅵから，上記アの共同開発について案文の作成を依頼され，予定される合意内容を聞き取り，本件開発協力合意書の案（乙４５。以下「合意書案」という。）を作成した。なお，具体的な各種グルコース誘導体は，後で個別に特定することを予定されていた。
被告従業員Ａⅵは，原告従業員Ａⅰに対し，平成２０年７月２４日，合意書案をひな形として送付した。このときの合意書案６条においては，「当該技術的成果の帰属，知的財産権を受ける権利，帰属及びその取扱い等については別途協議するものとする。」とだけ記載され，また，損害賠償に関する本件開発協力合意書１０条のような条項はなかった。


（以上につき，乙４５，５１，証人Ａⅳ〔１５頁〕，弁論の全趣旨）(ｲ)原告従業員等は，被告従業員等から送付を受けた合意書案の内容を検討した。原告従業員Ａⅰは，平成２０年８月１８日，社内の指摘により合意書案を修正したこと，堅苦しい内容だが確認して欲しい旨を記載した上，合意書案の修正として，同日付け開発協力合意修正案（以下「合意書修正案」という。）を添付したメールを被告従業員Ａⅵに送付した。
合意書修正案においては，合意書案で「当該技術的成果の帰属，知的財産権を受ける権利，帰属及びその取扱い等については別途協議するものとする。」とされていた６条について，「帰属及びその取扱い等については」の後に，「基本的に折半とするが，詳細につて（ママ）は」が挿入されたほか，損害賠償に関する条項，すなわち本件開発協力合意書１０条（損害賠償）が挿入されていた。（以上につき，甲５７，乙４４，４６，４７，証人Ａⅰ〔２６，２８頁〕）(ｳ)被告従業員等は，原告従業員等からの合意書修正案の内容を検討の上，特に問題ないことを確認して了承し，原告従業員等にその旨を伝えた。そして，被告において調印済みの本件開発協力合意書を二部用意して，平成２０年８月２７日，これらを原告従業員Ａⅰに送付し，原告において，同日，これに調印し，うち一部を被告に返送することにより，原告と被告の間で本件開発協力合意が成立した。なお，本件開発協力合意は，本件開発協力合意書８条により，上記締結日ではなく，共同研究開発の最初の打合せの日である同年７月１５日に遡及して効力を生じさせた。        （以上につき，甲２，証人Ａⅰ〔１９頁〕，証人Ａⅳ〔１９頁〕）
ウ本件開発協力合意に基づく開発
原告は，平成２０年９月４日，被告に対し，本件開発協力合意に基づき，ＧＧ以外の検討を行う配糖体をリストアップした同日付け新規配糖体検討資料（甲２５）を提出し，ＧＧ以外の新規に検討する各種グルコース誘導体の具体的範囲を確定した。そして，原告と被告との間で，同年１０月下旬には，本件開発協力合意に基づく開発協力品として，●（省略）●を検討することが決定され，被告は，同年１１月２６日，原告に対し，「開発協力案件第１号品」として，●（省略）●を主成分とする組成物（７５ｇ）を送付した。その際，被告は，被告において既に量産化を進めている商品としてメチルグルコシドを主成分とする組成物（１ｋｇ），ブチルグルコシドを主成分とする組成物（１ｋｇ）も同時に送付した。（以上につき，甲２５，乙７ないし９，証人Ａⅰ〔９，１９頁〕，証人Ａⅳ〔１５，１６頁〕）
(3)本件各出願までの経緯
ア平成２１年５月１日の打合せ
平成２１年５月１日の打合せでは，●（省略）●に関し，現況報告及び今後の展開方法について話し合われた。
原告は，被告に対し，同年３月６日に原告従業員Ａⅲが行った，ＧＧ試作品のＨＰＬＣによる分析結果（甲３０。以下「甲３０のＨＰＬＣ分析結果」ともいう。）について報告した。ただし，原告が被告に対して報告した甲３０のＨＰＬＣ分析結果は，条件と結果を簡単に示したものにすぎず，詳細な条件等を記載し，α－ＧＧとβ－ＧＧの比率が分かる分析結果（甲３１。以下「甲３１のＨＰＬＣ分析結果」ともいう。）は，被告には示さなかった。
また，原告は，ＧＧについては，それまでのＧＧに関する特許としては，α－ＧＧのみ，あるいはβ－ＧＧのみの効果を謳ったものしかなく，α－ＧＧとβ－ＧＧの混合物に関する特許はないことから，化学合成法により製造されるＧＧ組成物の優位性が見いだせないか検討していることを報告し，被告からは，何らかの優位性を示すデータが得られた場合，安価に製造できる範囲について，権利化したい旨の申し出があった。
一方，●（省略）●について，原告は，被告に対し，香料として，国内や海外の会社に提供し，評価依頼を続けていくことを報告し，被告の了解を得た。（以上につき，甲３０，３１，３４の１・２，乙１９，５４，証人Ａⅰ〔２～３，２２，５６頁〕，証人Ａⅲ〔４頁〕，証人Ａⅳ〔１０，１１頁〕）。
イ本件秘密保持契約の期間延長（１回目）
原告と被告は，平成２１年５月２０日，本件秘密保持契約の有効期間を１年間延長し，平成２２年５月７日までとする旨合意した。
ウ平成２１年９月８日の打合せ
原告従業員等は，被告従業員等に対し，ＧＧ試作品のユーザーからの評価返答などで平成２１年１０月下旬に，原告の担当役員が●（省略）●の担当者と面談予定であることを報告し，ＧＧに関する製法特許を被告におさえてほしいなどと要望した。同日の打合せには，原告側の出席者として，原告の役員であるＡⅴ，原告従業員Ａⅰ，原告のグループ企業であるトーハンの従業員であるＡⅷ，ビーダリング社の代表者であるＡⅶが参加し，被告側からは，被告従業員Ａⅳ，被告従業員Ａⅱ，被告従業員Ａⅵが参加した。なお，ビーダリング社は，原告に対し，化粧品関係のコンサルタントを行っている会社であった。            （以上につき，乙２３）
エ平成２１年９月３０日の訪問


原告従業員Ａⅰは，被告がＧＧ組成物のサンプル品を原告の顧客でもあった●（省略）●に提供しているとの情報を得たことから，平成２１年９月２８日，被告従業員Ａⅳに対し，上記サンプル品の提供は本件秘密保持契約に反するのではないかと非難した。しかし，被告従業員Ａⅳは，原告従業員Ａⅰに対し，被告が●（省略）●に提供したサンプル品は，本件秘密保持契約の対象ではない旨釈明するとともに，同月８日に行われた打合せにビーダリング社のＡⅶが参加していたことについて，原告が本件秘密保持契約に違反したのではないかと問いただした。そこで，原告従業員Ａⅰは，本件秘密保持契約には，子会社や関連会社への秘密情報の開示を許容する条項はないことのみを確認し，被告従業員Ａⅳに謝罪した上，被告従業員等に改めて謝罪し，今後の販売に向けた協力会社について相談するため，翌日の同月３０日，被告を訪れた。
（以上につき，乙２４，証人Ａⅰ〔１５～１６，３５～３７，４９～５０頁〕，証人Ａⅳ〔３７～３８頁〕）。
オ平成２１年１０月２０日の打合せ
原告従業員等は，上記エのやりとりを踏まえ，今後，被告従業員等との打合せにおいて，双方の認識に不一致が生じないよう，打合せ前に議題を送付することとし，原告従業員Ａⅰは，被告従業員Ａⅳに対し，平成２１年１０月１７日，次回の同月２０日の打合せは「合成グルコシルグリセロールに関する打合せ」であること，議題として，販売先，販売予定時期，販売予想量，特許出願状況などを掲げた書簡を送付した。
同日の打合せでは，海外や国内の販売先，販売予定時期として，海外市場は未定であるが，国内市場では，平成２２年秋頃（サンプルワーク開始時期は同年５月頃）を予定していること，販売予想量は，海外では１００～１０００ｔ／年レベル，国内では～１００ｔ／年レベルと予想していること，特許出願に関し，製法特許は，被告において検討しており，現在先行技術調査を実施中であること，用途特許は，酵素法によるα－ＧＧと合成法によるα－ＧＧとを比較し，得た知見を特許化することなどが話し合われたほか，今後，被告は生産方法の確立，原告は販売ルートの確立を行うこととなった。
そして，上記打合せの内容は，双方の承認を得る形で議事録として残された。（以上につき，甲３５の１・２，乙３３，証人Ａⅰ〔５１頁〕）
カ平成２１年１１月４日の打合せ
原告従業員等と被告従業員等は，平成２１年１１月４日の打合せで，製品価格・サンプル等について話し合い，原告従業員等は，被告従業員等に対し，●（省略）●との情報交換の結果，ＧＧ試作品が品質上問題ないことは確認していること，ＧＧは特に保湿効果に優れ，グリセリンより効果が高いようであるなどと報告した。また，今後も，ＧＧの開発案件に関する打合せの際には，原告及び被告の双方の承認を得る形式での共通の会議議事録を作成することとした。
（以上につき，甲３２の１・２，乙２９の１）
キ平成２１年１２月７日の打合せ
原告従業員Ａⅰは，平成２１年１１月１３日，被告従業員Ａⅳに対し，α－ＧＧとβ－ＧＧの比率を算出したいが，ＨＰＬＣでうまく分離して確認する方法はないか，原告従業員Ａⅲが報告した解析結果も今一つ自信がないことから教示してほしい旨のメールを送付した。
被告従業員等からは，同年１２月７日の打合せにおいて，α－ＧＧとβ－ＧＧの調査について，液クロ（ＨＰＬＣ）では判断し難く，ＮＭＲで確認したところ，α－ＧＧとβ－ＧＧの比率の割合が６５：３５となることが報告された。（以上につき，甲３６の１・２，乙１８，２９の２，５４，証人Ａⅰ〔４，２３頁〕，証人Ａⅳ〔１２頁〕，弁論の全趣旨）
ク平成２１年１２月２２日の打合せ
原告従業員等は，平成２１年１２月２２日の打合せにおいて，被告従業員等に対し，●（省略）●の訪問について報告し，その当時，既にヨーロッパにおいて化学合成法によるＧＧの製造を行っていたコグニス社製のＧＧ組成物との比較を行い，平成２２年２月末には結果を得る予定であることなどを伝え，サンプルワークのため，５０ｋｇ程のＧＧ組成物を有償にて提供するよう要請した。また，原告従業員等は，被告従業員等に対し，低グレードの安価なタイプが可能なら検討願いたいこと（高グリセリン含有でも良いこと）を伝えたほか，被告に対し，今後の商談で必要な情報であるから，使用触媒についての情報を開示してほしい旨を要請した。被告従業員等は，触媒はノウハウであり即答できないが，検討する旨回答した。（以上につき，甲３３の１・２，乙２９の３，証人Ａⅳ〔３頁〕）
ケ皮膚保湿性の改善実験
原告従業員Ａⅲは，平成２２年１月１５日，ＧＧの皮膚保湿性の改善の程度を調べ，●（省略）●上記結果については，被告従業員等に開示しなかった。
（以上につき，甲４２，証人Ａⅳ〔５６頁〕）
コ平成２２年１月２９日の打合せ
平成２２年１月２９日の打合せでは，有償サンプル供給体制の件については，被告が同年２月下旬を目途に試作し，同年３月上旬に納入する見通しで準備を進めていること，安全性試験の件については，原告から３００万円程度かかる見通しであり，同年５月初旬を目途にサンプルワークを予定していることなどが伝えられた。また，製法特許の可能性については，被告において検討する予定であること，具体案を作成検討しており，同年３月から同年４月を目途に特許出願をする予定（サンプルワーク時期までには提出予定）であること，その他，安価グレードの取組みの可能性については，純度を落とすことで安価グレードに対応できる可能性があり，被告においてケーススタディを検討することなどが話し合われた。
（以上につき，甲３７の１・２）
サ平成２２年２月２６日の打合せ


平成２２年２月２６日の打合せでは，有償サンプル製造の進捗状況について，ＧＧ組成物の出来高や価格のほか，販売開始時期として同年秋頃を予定していたのが，同年６月頃に前倒しになりそうであること，市場での反応は予想以上に良いことなどが報告された。また，低価格品の検討についても，当面は，現行品で進めていくことなどが確認され，安全性試験については，同年３月初旬に行うこと，製造フロー，構成成分の資料が提示され，触媒は中和後，脱色工程で除去され，約５００ｐｐｍ残存していること，重金属でないため，危険性はないことなどが報告された。
（以上につき，甲５９，乙３９）
シ平成２２年４月９日の打合せ
平成２２年４月９日の打合せでは，原告のグループ企業であるトーハンの従業員であるＡⅷも参加し，ＧＧ組成物の販売等について話し合われた。原告従業員等は，ＧＧ試作品の販売開始時期として，平成２２年６月以降を予定していること，その販売開始前には特許を出願しなければならないこと，今後の問題点として，同年度末に原告が医薬部外品としての申請を予定していることから，製造フロー・安全性試験・触媒等について開示が必要となるため，被告で社内検討し報告すること，低価格品の可能性については，現在進めているグレードで進めたのちに安価品を検討実施することなどが確認された。
（以上につき，甲５５，乙２５，証人Ａⅳ〔４６～４７頁〕）
ス本件秘密保持契約の期間延長（２回目）
原告と被告は，原告からの要請により，平成２２年４月１６日，本件秘密保持契約の有効期間をさらに１年間延長することとし，平成２３年５月７日までとする旨合意した。                        （以上につき，甲４，証人Ａⅳ〔２１頁〕）
セ原告から被告に対するＧＧについての要望
原告の子会社であるトーハンの従業員であるＡⅷは，平成２２年４月１９日，被告従業員Ａⅵに対し，「ＧＧの件で２つほど検討いただきたく連絡させていただく」として，メールを送付した。同メールには，ＧＧ販売については，被告から原告，原告からトーハンという流れになる予定であるので検討していただきたいということのほか，現在被告で検討している製法特許の出願について，原告社内で指摘があり，被告の単独ではなく，原告との共願（比率はご相談）で進めてほしい旨の要望が記載され，本来は，訪問してお願いしなければならない件であるとも記載されていた。
さらに，同月２２日にも，グリセリンにＧＧを１０％配合したものを作ることは可能かどうかの問い合わせとともに，再度，「共願特許の件なども併せてお願い申し上げます。」などと記載したメールが同様に送付された。
（以上につき，乙１０，１１，証人Ａⅰ〔２０頁〕）
ソ本件出願１
被告は，平成２２年５月１０日，本件出願１をした。
原告従業員等は，その数日後，被告従業員等から，被告が単独で，本件出願１をしたことを聞いたため，出願内容について被告従業員等に問い合わせたが，被告従業員等からは，出願公開までは開示できないとの回答であった。（以上につき，甲５，乙２８の１，証人Ａⅰ〔５３，５４頁〕）タ特許を受ける権利の一部譲渡契約についての経過(ｱ)原告と被告は，ＧＧの売買契約書及び共願特許の件について協議することになり，平成２２年６月４日，被告から，売買契約書案及び特許を受ける権利の一部譲渡契約書（案）（以下，特許を受ける権利に関する契約書案を「平成２２年６月特許一部譲渡案」という。）が原告に送付され，同月１６日，各契約書案について話し合われた。
平成２２年６月特許一部譲渡案には，被告が出願した本件出願１について，原告にその権利を一部譲渡すること，権利の移転時期は，同契約の締結時とし，その持分はそれぞれ２分の１ずつとすることなどが規定されていた。原告従業員等は，被告従業員等に対し，原則論としてこの原料は原告主体であることを再認識いただきたいこと，当初から化粧品原料として製造委託をお願いしたことから，ジャンルを限定してもらいたいこと，それ以外は別途協議とした方が無難であることなどを伝えた。
これに対し，被告従業員等は，特許出願した物質は物性的には公知なものであるが，製法については，被告の知的財産部及び出願を担当した弁理士において，特許査定されるのではないかとの認識を有していることなどを伝えた。(ｲ)原告従業員等と被告従業員等は，平成２２年６月２５日，上記(ｱ)の契約書関係等について打合せをした。原告従業員等は，被告従業員等からの上記(ｱ)の売買契約書代替案として，製造委託契約書案と特許譲渡契約書案を提示した上，具体的な項目として，一社購買のリスク回避，用途を一般化粧品（医薬部外品）及び食品に限定すること，用途開発における知的財産権については，被告から原告と原告から末端ユーザーの２つにくくり分けて欲しいと要望し，この原告の要望に対し，被告が再検討することになった。
（以上(ｱ),(ｲ)につき，甲３８，３９の１・２，６３，乙２２）
チ平成２２年７月１３日の打合せ
平成２２年７月１３日の打合せでは，被告従業員等から，原告従業員に対し，同月１日納品のＧＧ２８０ｋｇについては，試作工場の大型装置で製造したこと，高真空を要するため，グリセリンの除去に苦労したものの，本ラインでも製造可能と判断したことが伝えられた。原告従業員等は，被告従業員等に対し，暫定規格の精度をあげたいため，ＰＨを５～７とすること，残存グリセリンを現行の１５から１０以下にすることを要請した。契約書案については，原告の意向を反映した形で見直したとして，被告従業員等から原告従業員等に提案され，これを原告従業員等の方で再確認した上，後日返答することになった。        （以上につき，乙３２）
ツ本件出願２
被告は，平成２３年７月８日，本件出願２をしたが，同出願をした事実について，原告には知らせなかった。   （以上につき，甲６，乙２８の２，弁論の全趣旨）
テ本件出願３


被告は，平成２５年１２月２６日，本件出願２の一部を新たな特許出願とする本件出願３をしたが，同出願をした事実について，原告には知らせなかった。（以上につき，甲６，４１，乙２８の３，弁論の全趣旨）(4)本件出願１及び本件出願２の出願公開後の原告と被告の交渉経過ア平成２３年１１月２４日に，本件出願１が出願公開された後も，後記(5)のとおり，原告と被告におけるＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇの取引は継続されていた。
（以上につき，甲５）
イ平成２５年１月３１日，本件出願２が出願公開された後，原告は，代理人である弁護士Ａⅺ（以下「Ａⅺ弁護士」という。）を通じて，同年４月４日到達の内容証明郵便により，被告に対し，本件出願１及び本件出願２が，本件秘密保持契約及び本件開発協力合意に反していることなどを理由として，直ちに本件出願１及び本件出願２を取り下げるよう，警告書兼催告書を送付した。これに対し，被告は，同契約には違反しないなどとして回答し，原告及び被告の役員等において話合いの機会を設けられ，被告から，同年７月２５日，解決案として，原告が被告から本件各発明について特許を受ける権利として，１割を有していることを前提として本件各発明に関する特許を受ける権利の１割を原告に譲渡する譲渡案を提案した。
（以上につき，甲１４の１・２，１５の１・２，１６，４４，６４）
(5)原告と被告の間のＧＧに関する取引経過等
ア原告は，被告に対し，平成２２年２月中旬には，サンプル規格（試作品）として５０ｋｇ，同年５月中旬には２４０ｋｇ，同年６月には２８０ｋｇ，同年８月には５６０ｋｇ，同年１２月には８００ｋｇ，平成２３年７月には６００ｋｇ，平成２４年３月には５００ｋｇ，同年７月には５００ｋｇ，同年８月には１０００ｋｇ（１ｔ）を注文していた。
なお，その間，平成２２年６月以降のＧＧ組成物の発注は，商品名「ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇ」として発注されていた。
（以上につき，甲４８ないし５３，乙３１の１ないし１０）イ原告は，平成２２年６月２５日の打合せにおいて，被告に対し，ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇについて，同月以降，拡販行動を実施し，数十社に対し，プレゼンテーションをし，高評価を得ている旨報告していたが，特性値，比重等につき今後規格を厳しく取り決めたいこと，安全性試験４項目はクリアしており，残り医薬部外品申請用として５項目あり，順次結果が判明する予定であることなどと伝えていた。
（以上につき，乙２２）
ウ原告は，平成２２年８月３０日，被告に対し，コスアルテ－２Ｇの褐変（褐色に変化したこと）の件として，品質保証期限を常温３年と予定する関係で，１週間１００℃という条件の下，加速試験を行った結果，酵素法で作ったＧＧ組成物よりもコスアルテの方が着色しやすいようであることを報告し，意見を求めた。
（以上につき，甲６２）
エ平成２２年９月には，ＧＧを利用した製品として，原告のグループ会社であるトーハンのホームページに「ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇ」（コスアルテ・ツー・ジー）が紹介され，グリセリンと糖を触媒により反応させ，濃縮（蒸留）して精製して製品として製造されること，グリセリンとグリセリルグルコシドなどの組成比（無水物あたりでは，グリセリルグルコシドの組成は８１％であること）などが開示され，光学異性体組成比としてα－体：β－体が「６５：３５」であること，グリセリンよりもＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇの保湿力を有することを示すデータなどが開示された。なお，上記のα－ＧＧとβ－ＧＧの比率が６５：３５であることについては，原告が被告から入手した情報であったが，開示については，特に，被告から事前に承諾を得ていなかった。
（以上につき，乙１４の１，１４の３ないし６，１４の１１，証人Ａⅲ〔１３頁〕，証人Ａⅳ〔１３頁〕）
オ平成２２年１０月７日の打合せでは，被告従業員等から，原告従業員等に対し，予想よりも工程時間がかかること，グリセリン除去工程が設備能力を超えていること，当初は２０ｔ／月以上製造可能と判断していたが，現時点での試算では不可能であることが報告された。また，原告従業員等から，被告従業員等に対し，受入れ規格として規格値の詳細が提示された。さらに，低価格品の検討については，原告従業員からは，従来品の動向について見通しをつけてから再度検討する方針であること，被告従業員からは，低スペック品を作らないと量産効果が出難く，コストダウンが厳しいことなどがそれぞれ伝えられた。        （以上につき，甲５８）カ原告は，平成２４年５月，ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇを第１７回国際食品素材／添加物展・会議に出展した。                          （以上につき，乙３４）キ被告従業員等は，平成２４年９月２４日の打合せにおいて，原告従業員等から，ＵＶ吸収の低減及び苦みを改善するように伝えられたため，原因究明を試みたが，この課題は解決しなかった。ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇの改良検討結果の報告書が，同年１１月２７日，被告から原告に提出されており，同報告書において，被告従業員等は，食味については，現行処方品の脱イオン処理を行ったものの食味改善にはつながらず，ＵＶ吸収については，触媒を変更して合成を試み，ＵＶ吸収は小さくなったものの消失とは至らず，原告従業員等には，現行処方での製造を推奨する旨の見解を提示した。                                    （以上につき，甲４０）ク原告は，平成２５年５月，再び，ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇを国際食品素材／添加物展・会議に出展した。                              （以上につき，乙３５）２争点(1)ア（原告従業員Ａⅰは本件各発明の共同発明者の一人か）について
(1)発明者の意義について


特許を受ける権利は，原始的には，発明をした者（発明者）に帰属するところ，特許出願された発明の発明者とは，特許請求の範囲に記載された発明について，その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を着想し，完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば，その者のみが発明者となるが，その過程に複数の者が関与した場合には，当該過程において発明の特徴的部分の完成に技術的に寄与した者が発明者となり，そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者（共同発明者）となる。ここで，発明の特徴的部分とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいう。なぜなら，特許権は，従来の技術では解決することのできなかった課題を，新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであり（特許法２９条参照），特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術課題の解決を実現するための，従来技術には見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的構成をもって社会に開示した点にあるから，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分の完成に寄与した者でなければ，同保護に値する実質的な価値を創造した者とはいい難いからである（知財高裁平成１８年（行ケ）第１００４８号同１９年７月３０日判決参照）。
(2)原告従業員Ａⅰの情報（知見）について
原告は，原告従業員Ａⅰが本件知見①ないし④を有しており，これらを被告従業員等に提供したことから，同人が本件各発明の共同発明者の一人である旨主張する。しかし，以下に詳述するとおり，これらの知見は，公知技術にすぎないか，具体的な技術的裏付けを伴わない単なる願望ないし要望にすぎず，本件各発明の特徴的部分の着想から完成に至る過程への実質的関与と評価し得るものでないから，同人が本件各発明の共同発明者の一人であることを根拠付ける理由とはならない。
(3)本件発明１について
ア本件発明１の目的及び効果並びに従来技術との関係について本件明細書１の段落【０００４】及び【０００８】の記載によれば，本件発明１は，α－ＧＧよりも優れた保湿性を発揮する材料が求められていたこと，α－ＧＧの従来の製造方法は，手間や時間がかかるなど大量生産に適さず，コストが高くなるという問題があったことに鑑みて，発明されたものであり，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性が向上し，大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供することを目的としたものであって，本件発明１によれば，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性が向上し，大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供できるとされている。
他方，前記１の認定事実のほか，特表２００５－５３２３１１号公報（乙４）によれば，本件出願１がされた平成２２年５月１０日より前である平成１７年１０月２７日の時点において，ＧＧを化学合成法によって製造することができること，化学合成法によるＧＧの製造の際，グルコースとグリセリンとを酸性触媒を用いて反応させること，ＧＧを化学合成法により製造した場合，反応物中にグリセリンが残留すること，ＧＧ組成物を保湿剤として用いることについては，いずれも公知であったと認められる。
イ本件発明１－１について
(ｱ)本件発明１－１の特徴的部分について
本件出願１の願書に添付した特許請求の範囲（平成２５年１２月２４日付け手続補正書〔乙１〕による補正後のもの）の請求項１の記載によれば，本件発明１－１は，①α－ＧＧとβ－ＧＧとを４５～７５：１５～２５の質量比で含むこと（以下「構成①」という。），②当該糖組成物中に含まれる全糖の合計量に対するα－ＧＧの割合が５８．４～６５．３質量％で，β－ＧＧの割合が２１．６～２４．５質量％であること（以下「構成②」という。）を発明特定事項とするものである。そして，上記アで説示した本件発明１の目的及び効果並びに従来技術との関係に照らすと，本件発明１－１は，糖組成物の一種であるＧＧ組成物を保湿剤とするに当たり，構成①及び構成②をともに充足するところの，α－ＧＧとβ－ＧＧの混合物からなるＧＧ組成物を用いることによって，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性の向上を図ったことを特徴とするものというべきである（本件明細書１の段落【０００８】，【実施例】〔【００３１】以下〕）。
そうすると，本件発明１－１は，構成①及び②が同発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分であって，これらの構成が同発明の特徴的部分に当たり，同発明のその余の発明特定事項は，同発明の特徴的部分とは認めらない。もっとも，糖組成物中のα－ＧＧとβ－ＧＧの量的関係が構成②を充足する場合，当然に構成①を充足することになるから，本件発明１－１の特徴的部分を画定するのは，結局，構成②であるということになる。
(ｲ)本件発明１－１の発明者について
上記(ｱ)の本件発明１－１の特徴的部分を前提とし，原告従業員Ａⅰが，当該特徴的部分における技術手段を着想し，かつ，特徴的部分の完成に至る過程に技術的関与した者といえるかについて検討する。
そもそも，化学合成法によりＧＧ組成物を製造することや化学合成法により得られるＧＧ組成物について，原告従業員Ａⅰが何らかの新規かつ具体的な知見を有していたことを裏付ける的確な証拠はない。
むしろ，前記１(1)で認定したとおり，原告が被告に化学合成法によるＧＧ組成物の製造を依頼したのは，原告は，酵素法によりＧＧ組成物を試作していたものの，コスト面での難点があり，他方で，原告が自ら化学合成法によってＧＧ組成物を製造することは困難であったため，他社に化学合成法によりＧＧ組成物を低価格で大量生産することを委託することとし，候補とした２社から被告を選択したという経緯があることからすると，原告従業員Ａⅰは，化学合成法によりＧＧ組成物を製造することについて，新規かつ具体的な知見を有していたものではなく，したがって，化学合成法により得られるＧＧ組成物についても，新規かつ具体的な知見を有していたものではなかったと推認するのが合理的である。


そして，本件明細書１の記載によれば，本件発明１－１における構成②の数値範囲は，実施例１ないし３により導き出されたものであることが認められるところ，前記１の認定事実によれば，これらの実施例は，いずれも被告従業員Ａⅱを中心とする被告従業員等が実験的に導出し，その効果を確認したものであって，この過程に原告従業員Ａⅰが実質的に関与したとみることはできない。そうすると，本件発明１－１の発明者ないし共同発明者と評価され得る者は，被告従業員Ａⅱを中心とする被告従業員等のみであって，原告従業員Ａⅰが同発明の共同発明者の一人であると認めることはできない。
(ｳ)この点，原告は，原告従業員Ａⅰがα－ＧＧとβ－ＧＧを一定比率で含有する組成物からなる保湿剤を着想したとか，被告従業員等に示したＨＰＬＣチャートから導き出されたα－ＧＧとβ－ＧＧとの比率が本件発明１－１の構成①の数値範囲に含まれていることなどを理由として，原告従業員Ａⅰが本件発明１－１の共同発明者の一人である旨主張する。
しかし，そもそも，本件発明１－１は，α－ＧＧとβ－ＧＧを含んでなる組成物のＨＰＬＣによる分析方法や，α－ＧＧとβ－ＧＧとをＨＰＬＣにより分離する方法に関する発明ではない。
上記の点をひとまず措くとしても，ＨＰＬＣチャートのうち，平成２０年５月８日に被告従業員等に示されたもの（甲２９の２）は，α－ＧＧとβ－ＧＧのピークが分離されているとはいえず，この時点で，原告従業員Ａⅰの技術的関与があったとは認められない。
他方，平成２１年５月１日に被告従業員等に示された甲３０のＨＰＬＣ分析結果では，各ピークの裾野はつながっているものの，α－ＧＧとβ－ＧＧのピーク自体は区別できるが，ＨＰＬＣの条件及び結果は，本件明細書１記載の実施例についてのＨＰＬＣとは異なるものである。また，そのα－ＧＧとβ－ＧＧの比率が示された分析結果（甲３１のＨＰＬＣ分析結果）は，本件訴訟において初めて被告に示されたもので，甲３０のＨＰＬＣ分析結果とともに示していないこと，その後，同年１１月１３日の時点においても，原告従業員Ａⅰは，被告従業員Ａⅳに対し，α－ＧＧとβ－ＧＧのＨＰＬＣによる分離確認方法を問い合わせていること（乙１８）からみても，上記の原告従業員Ａⅰの知見や原告による分析結果（甲３０，３１）により，原告従業員Ａⅰが本件発明１－１の特徴的部分について技術的な関与をしたものとは認めがたい。
もともと，被告従業員Ａⅱは，原告からＧＧ製造の委託を受けた平成２０年５月８日の時点においても，ＧＧ自体は製造したことはなかったものの，類似の物質の化学合成法によると，α－ＧＧとβ－ＧＧの比率については，概ね７：３になるであろうということを，それまでの被告における知見や経験から予想していたものであるし，実際に，その後の平成２１年１２月７日の打合せにおいて，「ＧＣＩ見解として，液クロでは判断し難い。ＮＭＲで確認した結果，α：β＝６５：３５となる。」とし，α－ＧＧとβ－ＧＧの比率については，概ね当初の予想どおりの結果をＮＭＲで確認しているのである。
原告は，この時点でも，被告従業員等がＨＰＬＣによる分析は難しい旨を発言していることから，被告にＨＰＬＣ分析を行う技術力はなく，原告のＨＰＬＣによる分析結果が本件発明１－１に寄与した旨も主張するが，そもそも，ＨＰＬＣによって分析するという分析方法を単に示唆したというだけでは，本件発明１－１について，共同発明者の一人とみることができるような技術的関与があったとはいえないことは明らかであるし，上記のとおり，原告におけるＨＰＬＣによる分析も十分な結果とはいえない。
そうすると，被告従業員等において，上記経緯を踏まえ，その後も実験，分析を繰り返した結果，本件出願１に至る平成２２年５月１０日までの間に，本件明細書１に記載の実施例に掲げられたＨＰＬＣ分析の条件及びその結果を見出し，出願に至ったものと認めるのが相当である。そして，仮に，その際，原告のＨＰＬＣによる分析を参考にしたとしても，そのことをもって評価試験の実施につきその内容の策定や具体的な条件や結果を獲得する過程に原告従業員Ａⅰが具体的かつ実効的な貢献をしたものとは評価し難い。したがって，本件発明１－１の構成①及び構成②について，原告従業員Ａⅰが技術的に寄与したものとは認められない。さらに，その効果（保湿性）についても，原告従業員等は，第三者に委託してグリセリンに対するＧＧの優位性の評価試験を行っているものの（甲４２），その結果を被告に示しておらず，しかも，同評価試験結果は，α－ＧＧとβ－ＧＧの混合物のα－ＧＧ単独に対する優位性を評価したものではなく，その評価方法も，本件明細書１に記載の方法（段落【００４４】）とは異なるものであって，本件発明１－１の効果を確認するデータとしては，明らかに不十分である。なお，被告従業員Ａⅱの陳述書（乙１９）には，ＧＧが優れた保湿性を発揮するためのα－ＧＧとβ－ＧＧの具体的割合については，実験により探索した結果，同年１０月に，最適値の範囲を見出すことに成功した旨の記載があるが，最適値の範囲については，上記経過からすると，平成２１年１２月７日以降に見出したものと認めるのが相当である。
以上からすると，本件発明１－１について，原告従業員Ａⅰの技術的関与があったとは言い難く，原告従業員Ａⅰが，本件発明１－１について，被告従業員等と共同して発明した者であると認めることは困難であるというほかはない。
ウ本件発明１－２ないし本件発明１－４について


本件発明１－２ないし本件発明１－４は，本件発明１－１の保湿剤の製造方法であり，各発明の特徴的部分は，少なくとも目的物である「請求項１に記載の保湿剤」自体にある。
上記アで認定判断したとおり，「請求項１に記載の保湿剤」，すなわち本件発明１－１に対する原告従業員Ａⅰの技術的寄与が認められない以上，本件発明１－１に対する技術的寄与という点において，原告従業員Ａⅰが共同発明者の一人であるといえないことは，明らかである。
また，本件発明１－２ないし本件発明１－４にいう具体的な製造方法について，原告従業員Ａⅰが技術的関与をしたと認めるに足りる的確な証拠はないから，結局，本件発明１－２ないし本件発明１－４について，原告従業員Ａⅰの技術的関与は認められず，原告従業員Ａⅰが，本件発明１－２ないし本件発明１－４発明について，共同発明者の一人であるとは，認められない。
(4)本件発明２及び本件発明３について
本件発明２－１ないし本件発明２－３は，本件発明３に係る保湿剤の製造方法であることから，まず，本件発明３に係る発明についての原告従業員Ａⅰの技術的関与について検討する。
ア本件発明３について
(ｱ)本件発明３の特徴的部分
本件出願３の願書に添付した特許請求の範囲の記載によれば，本件発明３は，Ｄ－ＤＨＰＰＧの平均糖縮合度の範囲（１．４５～１．９８）と，Ｄ－ＤＨＰＰＧとグリセリンの比率（４５～８０：２０～５５）で規定された保湿剤に係る発明であることが認められる。
そして，本件明細書３の記載によれば，本件発明３は，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性が向上し，大量生産も容易な糖組成物に関するものであり，一定の平均糖縮合度を有するＤ－ＤＨＰＰＧとグリセリンとを所定の割合で含む組成物が，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性に優れること，このような組成物が，グルコース等のグルコース源と，該グルコース源に対し所定のモル比となるように配合したグリセリンとを酸性触媒により反応させる単純な有機化合法により製造できることを見出したことに基づく発明であるといえる（段落【０００４】，【０００５】，【０００７】，【０００８】参照）。
また，本件発明３は，特許庁審査官の平成２５年６月１２日起案の拒絶理由通知書（甲８）を受け，もともと本件出願２の出願時の特許請求の範囲の請求項１記載の発明を減縮する形で，上記の数値範囲を充たす組成物からなる保湿剤とされたものである（別紙「第１次補正後の特許請求の範囲」記載２の【請求項１】参照）。そうすると，本件発明３は，上記数値範囲を充たす組成物を用いることにより，従来のα－ＧＧ単独の保湿剤に比べて優れた保湿性をもたらすものとされているのであって，上記数値範囲が本件発明３の特徴的部分を構成するものというべきである。
(ｲ)本件発明３の発明者について
上記(ｱ)の本件発明３の特徴的部分を前提とし，原告従業員Ａⅰが当該特徴的部分における技術手段を着想し，特徴的部分の完成に至る過程に技術的に関与した者といえるかについて検討する。
原告は，原告従業員Ａⅰが糖組成物中にグリセリンを多く残すことを提案し，これが本件発明３に係る課題解決を方向付け，発明の特徴的部分の創作に寄与した旨主張し，これを裏付けるものとして，平成２１年１２月２２日付け議事録（甲３３の１・２）などを提出する。
しかし，上記のとおり，本件発明３は，単にグリセリン量を規定したことではなく，Ｄ－ＤＨＰＰＧの平均糖縮合度の範囲とＤ－ＤＨＰＰＧとグリセリン量の比率を既定したことにその特徴的部分がある以上，仮に，原告の上記主張に係る事実関係を前提としたとしても，直ちに原告従業員Ａⅰがこれらの具体的な数値範囲を規定する過程に関与したものとは，認められない。
また，平成２１年１２月２２日付け議事録（甲３３の１・２）には，「（東洋）低グレードの安価なタイプが可能なら検討願いたい。（高グリセリン含有ＯＫ）」との記載があるだけで，この記載からは，品質が劣ったとしても安価になるなら，グリセリンを高い含有量で含有させることも許容可能であるという経済的理由によるグリセリン量の増加を許容したものとしか認められず，それまでの経過からみても，単に，原告が被告に対し，できるだけ低価格でのＧＧ組成物の製造を求めていたことの表れにすぎない。少なくとも，上記の記載のみで，グリセリンを一定割合で含有させて，保湿性の向上を図ることを着想し，これを示唆しているものと認めることはできない。このことは，証人Ａⅰが，グリセリンの含量が多いもの，安価なものを作ってほしいという要望を被告に伝えた（証人Ａⅰ〔６頁〕）とか，製造コストがさがるのではないかと思った（同〔７頁〕）などと証言していることとも整合し，このような情報を被告従業員等に伝えただけで，Ｄ－ＤＨＰＰＧの平均糖縮合度の範囲や，Ｄ－ＤＨＰＰＧとグリセリンの比率について導き出せるともいえないし，ほかに原告従業員Ａⅰが本件発明３の特徴的部分を着想していたと認めるべき的確な証拠はない。
したがって，本件発明３について，原告従業員Ａⅰの技術的関与があったとは言い難く，原告従業員Ａⅰは，本件発明３について，共同発明者の一人であるとは認められない。
イ本件発明２－１ないし本件発明２－３について
本件発明２－１ないし本件発明２－３は，本件発明３に係る保湿剤の製造方法であるから，少なくとも，本件発明３の特徴的部分は，本件発明２－１ないし本件発明２－３の特徴的部分の一部といえる。そして，上記アのとおり，本件発明３に係る保湿剤について，原告従業員Ａⅰの着想や技術的関与は，何ら認められない。そして，本件発明３に係る保湿剤の製造方法に関し，平成２１年１２月２２日付け議事録（甲３３の１・２）に記載された原告従業員Ａⅰの「高グリセリン含有ＯＫ」との発言から，Ｄ－ＤＨＰＰＧについての製造工程が特定されるとは到底いえないし，本件発明２－１ないし本件発明２－３の製造工程が導き出せるものとはいえない。


加えて，本件発明２－１ないし本件発明２－３において発明特定事項とされる製造工程について，格別の創意が必要ない事項であると認めるに足りる的確な証拠はなく，原告の主張は，裏付けを欠くものである（なお，特許庁審査官は，これらの発明について，拒絶の理由を発見しないとしている〔前記前提事実（第２の２(4)エ）〕。）
したがって，本件発明２－１ないし本件発明２－３について，原告従業員Ａⅰの技術的関与があったとは言い難く，原告従業員Ａⅰは，本件発明２－１ないし本件発明２－３について，共同発明者の一人であるとは認められない。
(5)小括
以上のとおり，原告従業員Ａⅰは，本件各発明の共同発明者の一人であるとは認められない。
３争点(1)イ（原告は本件開発協力合意の定めに従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったか）について
(1)本件開発協力合意書６条の解釈について
本件開発協力合意書６条は，前記前提事実（第２の２(3)イ）のとおり，「甲（判決注：原告）及び乙（判決注：被告）は，本開発に基づき，発明，考案，意匠の創作等の技術的成果が生じたときは，直ちに相手方に対して通知する。当該技術的成果の帰属，知的財産権を受ける権利，帰属及びその取扱い等については基本的に折半とするが，詳細につて（ママ）は別途協議するものとする。」と規定するところ，原告は，同条が，発明者が原告の従業者等であるか被告の従業者等であるかを問うことなく，各種グルコース誘導体に関する発明についての特許を受ける権利は，原告と被告とで折半する（すなわち，特許を受ける権利の共有持分各２分の１を原告と被告とが保有する）旨を規定したものであり，同規定により，本件各発明についての特許を受ける権利のうち持分２分の１の共有持分は，その発明者を問うことなく，原告が保有する旨主張する。
アそこで検討するに，まず，上記規定の文理に従えば，技術的成果として発明が生じた場合の特許を受ける権利の帰属等は，原告と被告との間で，別途協議の上，その詳細について定めることとされているものと解され，したがって，「基本的に折半とするが」との点は，協議に際しての基本的な指針を定めたものにすぎないと解するのが相当であり，特許を受ける権利（共有持分）につき，協議結果に基づかない予約承継の合意をしたものではないと解するのが素直である。仮に，原告が主張するように，別途協議が成立しない限り，技術的成果としての発明に対する原告と被告との寄与の有無及び割合のいかんにかかわらず，当該発明について特許を受ける権利を原告と被告が持分２分の１の割合で準共有することをあらかじめ取り決めた（寄与割合が２分の１ずつでない場合につき，予約承継の合意をした）というのであれば，（別途協議が成立した場合に，当該協議結果によることは当然であるから）「詳細につて（ママ）は別途協議する」とわざわざ規定した理由を合理的に説明することができない。原告が主張するように，協議を行わなかった場合や協議を行ったが成立に至らなかった場合にまで，権利関係を変動させることまで意図していたというのであれば，「基本的に折半とするが，詳細につて（ママ）は別途協議する」とするのではなく，端的に，「別途協議して定めない限り，折半とする」とか，「折半とする。ただし，別途協議の上，これと異なる定めをすることを妨げない」などと規定してしかるべきである。
イ次に，本件開発協力合意書６条後段において，「詳細につて   （ママ）は別途協議する」との文言の前に「基本的に折半とするが，」との文言が置かれるに至った経緯をみるに，この点は，前記１でも認定したとおり，被告従業員等が作成・提案した合意書案では別途協議して定める旨の規定であったところ，原告従業員Ａⅰが合意書修正案を作成した際に「基本的に折半とするが，」との文言を挿入したことによるものである。しかるに，原告従業員Ａⅰは，同挿入を契約条件の大きな変更であるとは認識しておらず，被告従業員等に合意書修正案を送付した際のメール本文には，単に「ご確認いただきたくお願い致します」など記載するのみで，同挿入の意味するところ（原告の主張によれば，単に別途協議することを定めていたにすぎない合意書案６条が，協議結果に基づかない予約承継の定めに改められたことになるのであるから，同挿入は，契約条件に関する極めて重大な変更であることになる。）を何ら説明することなく，被告に合意書修正案の「確認」を促したにすぎないことからすれば（甲５７，乙４４，４７，証人Ａⅰ〔８，９，２６，２８頁〕），原告従業員Ａⅰにおいても，同挿入は，被告従業員等から提案された合意書案に実質的な変更を加えるものではない旨認識していたものと認められる。そうすると，「基本的に折半とするが，」との文言の起草者である原告従業員Ａⅰでさえ，別途協議が成立しない限り，技術的成果としての発明に対する原告と被告との寄与の有無及び割合のいかんにかかわらず，当該発明について特許を受ける権利を原告と被告が持分２分の１の割合で準共有することを定めたとの認識は有していなかったと認められるところであり，被告従業員等において，合意書修正案６条後段の規定をそのようなものとして理解し得なかったことは，明らかである。
ウ上記に検討したところによれば，本件開発協力合意書６条後段の規定は，技術的成果として発明が生じた場合の特許を受ける権利の帰属等について，原告と被告との間の協議なしに，実体的な権利関係を変更することをあらかじめ定めたものと解することはできない。そして，原告と被告との間で本件各発明について特許を受ける権利の帰属等に関する協議が整わなかったことは明らかであるから，本件開発協力合意書６条後段の規定に基づいて，本件各発明について特許を受ける権利を原告が被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったと認める余地はないというべきである。
なお，前掲認定事実（１(3)タ(ｱ)）のとおり，被告は，平成２２年６月特許一部譲渡案において，原告の権利を２分の１として提案しているが，協議の当初に２分の１の権利を提案したからといって，当然に権利の帰属について２分の１であることの合意があったと推認することはできない。そのほか，原告は，「基本的」との文言の解釈などについて縷々主張するが，いずれも上記認定判断を左右し得るものではなく，採用することができない。
(2)本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務にＧＧの研究・開発業務が含まれるか否かについて原告は，本件開発協力合意書１条が，開発協力合意の対象を「各種グルコース誘導体」とするところ，「各種グルコース誘導体」がＧＧを含む概念であることは明らかであるから，ＧＧに関する本件各発明について，本件開発協力合意書６条後段の定めが適用される旨主張する。


アそこで検討するに，前記１の認定事実によれば，本件開発協力合意に至るきっかけは，被告によるＧＧ組成物の試作品が原告が想像していたよりも早く出来上がったため，従前，酵素法では効率よく製造することができなかった化合物（を主成分とする組成物）に関し，原告が被告に共同開発を持ちかけたことにあるといえる。他方で，原被告間には，既に，平成２０年５月８日付けで，原告が指定する化合物（ＧＧ）を被告が製造することが可能か否かを検討するにあたり，原被告間で取り扱われる情報等について定めた本件秘密保持契約が締結されていた。しかるところ，原告と被告とは，本件開発協力合意に際し，その契約期間の始期を，本件開発協力合意書の調印日ではなく，原告と被告との間の共同開発についての打合せの日である平成２０年７月１５日まで遡及させたが，本件秘密保持契約の契約期間の始期である同年５月８日までは遡及させなかったばかりか，本件秘密保持契約と本件開発協力合意とは，契約期間の満了日，契約期間終了後の秘密保持義務の期間，秘密を開示できる者の範囲などが異なるにもかかわらず，両者を調整する取り決めをすることなく，本件開発協力合意の後，本件秘密保持契約を２度にわたって延長していることが認められる。これらの事情は，仮に，本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務にＧＧの研究・開発業務が含まれるとすれば，本件開発協力合意と本件秘密保持契約との間に重大な齟齬があったにもかかわらず，これが放置されていたことを示すものであって，極めて不自然というほかない。
イ次に，本件開発協力合意書が締結された時点における原告及び被告の状況について検討するに，もともとＧＧ組成物については，●（省略）●の要求を充たす一定の仕様が求められ，安価に大量に製造できることが要求されていたところ，原告が●（省略）●の要求を基に被告に求めた仕様基準は，本件開発協力合意書が締結された時点において，被告の製造に係るＧＧ組成物の試作品において既に達成され，これを安価に大量に製造できるか否かが検討されていたという段階にあった。したがって，本件秘密保持契約における「本検討」（製造することが可能か否か）の結果を受けて，原告が被告に製造を委託することを決定した場合には，別途製造委託契約書を締結することを予定していたものとしても何ら不合理とはいえない（なお，原告と被告の間のＧＧの取引に関し，「売買契約書案」のやりとりがあるとしても，契約書のタイトルを「製造委託契約」とするか，「売買契約」とするかは，具体的な取引の実情に応じて，適宜，選択されることにすぎず，本件秘密保持契約書が「売買契約」に言及していないことをもって，直ちにＧＧ組成物の売買取引が本件秘密保持契約の想定した範囲に含まれないと評価すべきものではない。）。また，上記のとおり，安価に大量に製造できるか否かを検討する段階というのは，原告が酵素法では製造を効率よくできなかった化合物をリストアップし，これについて，化学合成法により効率よく製造できるか否かを検討するという段階とは，質的に異なるとみることもでき，両者を別の段階のものとして，分けて契約を締結することにも，十分に合理性があると考えられる。
ウさらに，次に挙げるような原告従業員等及び原告の関係者の言動からして，原告も，本件開発協力合意の対象にＧＧの研究・開発業務が含まれていなかったことを認識していたことがうかがわれるところである。
(ｱ)原告従業員Ａⅰは，原告従業員等が原告のグループ企業であるトーハンの従業員であるＡⅷを立ち会わせたことを被告従業員Ａⅳがとがめたことに関して，Ａⅷの立会いが本件秘密保持契約に違反することを認めて被告に謝罪に出向いているところ，仮に，その当時，本件開発協力合意の対象にＧＧの研究・開発業務が含まれていると認識していたとすれば，本件開発協力合意では，原告と同様に守秘義務等を負わせることにより，「自己の子会社，及び関連会社に秘密情報を開示できる」（本件開発協力合意書３条２項）とされている以上，このような謝罪は必要なかったことになる。
(ｲ)本件開発協力合意に基づくリストとして原告が被告に提供したリストの中から，本件開発協力合意の対象案件第１号として，被告から原告に対して提供されたのは，●（省略）●の組成物であった。
(ｳ)原告従業員等は，ＧＧの開発が進むにつれて，被告と特許取得について話し合うようになる中で，当初は，原告の要望として，製法特許については被告に出願してもらいたいなど，原告が当然には共同出願人とならないことを前提としたと発言をしていた。このような発言は，ＧＧの研究・開発業務については，本件開発協力合意の対象に含まれるとの認識を有しておらず，本件秘密保持契約のほか，本件秘密保持契約書５条に定める「製造委託契約（仮称）」で規律されることを原告従業員等が予定していたことを推認させる事情である。
(ｴ)前記１の認定事実のとおり，本件出願１がされる直前の平成２２年４月１９日，原告のグループ企業であるトーハンの従業員から被告従業員Ａⅵに対して送付されたメール（乙１０）には，被告において検討している製法特許の出願については，共願（比率はご相談）で進めてほしいという要望のみが記載されているにすぎず，この時点においても，本件開発協力合意書６条後段に基づき，ＧＧに関する特許を受ける権利については，基本的に原告と被告とで折半となることを前提として，原告も当然に共同出願人となるべきであることを指摘するものではなかったこと，被告が単独で本件出願１をしたことが原告に判明した後の原告従業員等と被告従業員等との間の話合いの過程で提案された平成２２年６月特許一部譲渡案についても，原告は，被告に対し，本件開発協力合意に基づき，原告が特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至っている旨の主張をしていないことなどの経緯があるところ，これらは，ＧＧを対象とした本件秘密保持契約とＧＧ以外の化合物を対象とした本件開発協力合意とが別個独立の契約であると認識されていたものと推認させる事情である。また，前掲認定事実（１(3)タ(ｱ)）のとおり，被告が平成２２年６月特許一部譲渡案において２分の１の権利を提案した事実は認められるが，同時点において，被告は，原告との間で取引を継続しており，原告からの申出を穏便に解決するために提案したとも考えられる以上，上記事実をもって，被告がＧＧの研究・開発業務を本件開発協力合意の対象と認識していたことにならないことは，いうまでもない。


(ｵ)なお，原告が，平成２５年４月４日到達の内容証明郵便により，代理人であるＡⅺ弁護士を通じて最初に被告に要求したことは，本件出願１及び本件出願２について，出願人の地位を一部移転することではなく，出願の取下げであった（甲１４の１・２）。このとき，既に，本件出願１及び２についてはいずれも特許出願公開されており（本件出願１につき平成２３年１１月２４日，本件出願２につき平成２５年１月３１日），出願公開後に，出願を取り下げてしまえば，原告はもとより，被告も特許権を取得することができなくなり，原告が出願人の地位又は特許権の移転を受けることができる可能性が閉ざされることは自明である。したがって，仮に，Ａⅺ弁護士が原告従業員等から事実関係を正確に聴取し，法律的にみて合理的な判断をした上で，あえて出願の取下げを求めたものであるとすれば，そのことは，とりも直さず，本件開発協力合意に基づいて原告が特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至っているとはいえないという見解を直ちに否定することは困難であり，他方，被告が特許庁の審査を経て特許権を取得した場合には，被告から当該特許権の行使を受けるおそれがあることから，その後の原告の事業活動に支障が生ずるとみていたものというべきで，そうでない限り，合理的な説明がつかない（原告が本件発明１－１の実施品と認める「ＣＯＳＡＲＴＥ－２Ｇ」については，既に，本件出願１の出願公開に先立って，平成２２年６月末には原告自身が拡販のため数十社に対しプレゼンテーションをし，同年９月には原告のグループ企業であるトーハンのホームページを通じて同商品の詳細な情報を開示していたこと，その後も，平成２４年５月及び平成２５年５月に開催された国際食品素材／添加物展・会議に同商品を出展していたことからすれば（前記１(5)ア，イ，エ，カ，ク），被告が単独で特許権を取得することにより，原告の今後の事業展開に支障が生ずることを危惧していたとしても不自然ではない。）。エ以上に対し，原告は，本件開発協力合意の対象が「各種グルコース誘導体」とされており，文言上，ＧＧが除外されていないこと，ＧＧについてはいまだ開発途中であったことなどから，本件開発協力合意の対象であることを主張しており，原告従業員Ａⅲが作成した平成２０年７月１６日付け議事録（甲２４の１・２）の記載（同議事録には，業務提携及び共同研究に関しては個々の具体的な案件に対して取り組むのが会社〔被告〕としての意向であるが，個々の案件が多くなる場合は包括的な案件として取り扱うとのこと，最後にＧＧ，香料，糖蜜等に関しての覚書は包括的に取り扱ってもらう旨了承してもらい，ひな型は被告側に作成してもらうことになった旨の記載〔下線は裁判所が付した。〕がある。）並びに証人Ａⅰ及び証人Ａⅲの各証言中には，これに沿う部分もある。
しかし，同議事録は，会議の日時の記載がなく，原告従業員Ａⅲ以外の原告従業員等の印影もないところ，その理由は，会議に出席していた原告専務Ａⅴ，原告常務Ａⅸ及び原告従業員Ａⅰは，会議の内容を知っているから，回覧の必要がなかった（証人Ａⅰ〔３２頁〕）とか，不明であるが，出席していたから承認印は必要ないと思われたかも知れない（証人Ａⅲ〔３頁〕）というのである。これに対し，同じく原告従業員Ａⅲが作成した平成２１年５月７日付け議事録（甲３４の１・２）には，会議の日時が記載され，原告従業員Ａⅲの印影に加え，会議に出席した原告従業員Ａⅰの印影がある。このように，平成２０年７月１６日付け議事録は，その体裁に不可解なところがあり，その理由について合理的な説明がされているとは言い難い。したがって，同議事録の記載並びに証人Ａⅰ及び証人Ａⅲの各証言中，同議事録の記載事項が事実に沿うとする部分は，たやすく信用することができず，ほかに原告の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
オ以上の事情を総合すると，本件開発協力合意にいう「各種グルコース誘導体」という非常に広い概念に，形式的にはＧＧが含まれるとしても，ＧＧの研究・開発業務を本件開発協力合意の対象として，原告及び被告が本件開発協力合意に至ったものと認めることは，困難というべきである。
(3)小括
以上のとおりであるから，原告が本件開発協力合意に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったということはできない。
４争点(2)ア（被告は本件開発協力合意又は本件秘密保持契約に従い原告に対し負っていた義務に違反したか）について
(1)本件開発協力合意違反について
本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務には，上記３で認定判断したとおり，ＧＧの研究・開発業務は含まれないというべきであり，これに反する原告の主張は，いずれも採用することができない。したがって，被告が本件開発協力合意に従い原告に対し負っていた義務に違反したとは認められない。
(2)本件秘密保持契約違反について
ア守秘義務違反について
(ｱ)原告は，被告が●（省略）●にＧＧ組成物のサンプルを提供したことが，本件秘密保持契約に定める守秘義務に違反している旨主張する。しかし，本件秘密保持契約における「秘密情報」とは，「甲（判決注：原告）が乙（判決注：被告）に対し本件検討に関する打診を行った事実」及び「相手方から開示・提供を受け，または知得した技術上または業務上の一切の情報」（ただし，「公知の情報または自己の責めによらないで公知となった情報」，「相手方から知得する以前に自己が所有していたことを書面により証明できる情報」又は「正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受けた情報」に該当するものについてはこの限りでない。）をいうのであるから（本件秘密保持契約書１項），原告は，被告が●（省略）●にＧＧ組成物のサンプルを提供したことにより，被告が原告から開示・提供を受け又は知得した技術上又は業務上の一切の情報のうち，具体的にどの情報が第三者（●（省略）●）に「開示・漏洩」されたといえるのかについて主張すべきであるところ，原告は，これらの点について具体的な主張をしない。


令和元年１０月８日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００８５号特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２９年（ワ）第２４１７４号）
口頭弁論終結日令和元年７月１８日
判決
控訴人         株式会社外為オンライン
訴訟代理人弁護士        設    樂    隆    一
関        裕治    朗
伊    藤    雅    浩
溝    田    宗    司
補佐人弁理士        小    曳    満    昭被控訴人          株式会社マネースクエアＨＤ訴訟代理人弁護士       伊    藤        真
平    井    佑    希
丸    田    憲    和
牧    野    知    彦
訴訟代理人弁理士      石    井    明    夫補佐人弁理士       佐    野        弘
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求を棄却する。
第２事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。）
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「金融商品取引管理装置，金融商品取引管理システム，金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許（特許第６１５４９７８号。請求項の数１２。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である被控訴人が，原判決別紙２「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス（以下「被告サービス」という。）に使用されているサーバ（以下「被告サーバ」という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属し，控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して，控訴人に対し，特許法１００条１項に基づき，被告サーバの使用の差止めを求める事案である。
原判決は，被控訴人の請求を認容したため，控訴人が，原判決を不服として本件控訴を提起した。
２前提事実
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決２頁５行目から３頁４行目までを次のとおり改める。「ア被控訴人は，平成２６年５月１日にした特許出願（特願２０１４－９４８３３号。優先日同年４月３日（以下「本件優先日」という。））の一部を分割して出願した特許出願（特願２０１５－７５７９７号）の一部を更に分割して出願した特許出願（特願２０１５－２２２０９０号）を分割して，平成２９年４月４日，発明の名称を「金融商品取引管理装置，金融商品取引管理システム，金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明について特許出願（特願２０１７－７４４７２号。以下「本件出願」という。）をし，同年６月９日，本件特許権の設定登録を受けた（甲３の１，２，甲１１）。
イ本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。
【請求項１】
相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商
品取引管理装置であって，
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する
買い注文情報生成手段と，
前記買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情
報生成手段と
を有する注文情報生成手段と，
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備
え，
前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は，それぞれ
等しい値幅で価格が異なる情報であり，
前記注文情報生成手段は，前記複数の売り注文情報を一の注文手続で
生成し，
前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する
と，
前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」
(2)原判決４頁６行目の「処理の」から７行目末尾までを「「別紙注文履歴明細」(乙１０)は，「分単位」で表示した原判決別表（甲６。以下，単に「別表」という。）記載の「注文日時」及び「約定日時」を「秒単位」で表示したものである（甲６，乙１０，弁論の全趣旨）。」と改める。(3)原判決４頁１７行目の「低いレートを指定するもの」を「低いレートを指定し，そのレート以下になった時点で注文が成立するもの」と，同頁１８行目の「高いレートを指定するもの」を「高いレートを指定し，そのレート以上になった時点で注文が成立するもの」と改める。
３争点
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決５頁５行目末尾に行を改めて「エ    均等論（争点１－４）（当審における被控訴人の追加主張）」を加える。
(2)原判決５頁６行目を「(2)    無効の抗弁の成否（争点２）」と改める。(3)原判決５頁１０行目を「(3)    先使用権の成否（争点３）」と改める。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか）(1)争点１－１（被告サーバは構成要件ＢないしＨの「注文情報」を充足するか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の１(1)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決５頁１４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「本件発明の構成要件Ｂは，買い注文情報について「金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報」と規定し，構成要件Ｃは売り注文情報について「買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報」と規定している。これらの規定から，本件発明の「注文情報」は，買い注文又は売り注文を行うための情報であるといえる。また，」


イ原判決５頁２２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「そして，被告サービスでは，別表のとおり，買いの成行注文（クイックトレード）と，二つの決済注文である売り注文（指値注文及び逆指値注文）を同時に行い，一方の売り注文が約定すると他方の売り注文は取り消される注文（ＯＣＯ注文）とを組み合わせた「クイック＋ＯＣＯ注文」を行っている。（省略）これは，まさに成行の買い注文と指値の売り注文の組合せからなる「クイック＋ＯＣＯ注文」を行うための情報そのものであるから，本件発明の「注文情報」に該当する。このような買い注文又は売り注文を行うための情報である「注文情報」は，具体的な「注文」（省略）を行う前に，遅くとも「this」自身が持つデータの（省略）を行う時点で既に生成されていることは，甲８の別紙から明らかである。後記の控訴人の主張は，「注文情報」と「注文」とを混同するものであって，失当である。」
ウ原判決６頁１９行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「ウ前述のとおり，本件発明の「注文情報」は，一定の形式で整理されたデータの集まりであるところの情報の集合であって，個々の注文の内容を規定する情報そのものではない。
そして，本件明細書には，「注文情報」を構成する個々の情報が各種チェックを経て，適正なものである場合にだけ「シーケンス番号」（注文番号）で紐づけられて，はじめて「注文情報」となって，生成されることが記載されている（【００３２】，【００３７】，【００５０】，【００５１】，図２等）。
他方，被控訴人が主張する（省略）といった個々の情報は，本件発明の「注文情報」に該当しない。」
(2)争点１－２（被告サーバは構成要件Ｈを充足するか）以下のとおり，当審における当事者の主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」の第３の１(2)記載のとおりであるから，これを引用する。
【当審における控訴人の主張】


ア原判決は，①本件発明の構成要件Ｈは，その文言上，「複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文」１個が約定したときに「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報」１個が生成される構成を含むと解するのが相当であるとした上で，被告サーバは，約定検知手段が，例えば，番号１１３，１１０，１０７，１０４の売りの指値注文のような複数の売り注文のうち，指定価格を１１４．９０円とする最も高い売り注文価格の番号１１３の売り注文が約定されたことを検知すると，注文情報生成手段は，この検知の情報を受けて，指定価格を番号１１３の指定価格１１４．９０円より０．６２円高い１１５．５２円とし，これを含む売り注文情報である番号９６の新たな売りの指値注文を生成するものであるから，構成要件Ｈを充足する，②別表では，番号８９の買いの成行注文の注文及び約定日時を平成２６年１１月７日午後１０時２９分とし，番号８５の売りの指値注文の注文日時を同日午後１０時３０分として記録されており，番号８９の買いの成行注文の注文時刻及び約定時刻と番号８５の売り注文の注文時刻が１分ずれているが，これは，複数の注文情報を生成し，記録する処理に相応の時間を要していたことによるものとみるのが自然であり，買いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されたことを示すものとはいえないとした上で，被告サーバでは，新たな売り注文に係る注文情報は買いの成行注文に係る注文情報と同じ機会に生成されているものの，これらは一体的なものとみることができるから，複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定が検知されたことを受けて，新たな売り注文に係る注文情報を生成するものであり，構成要件Ｈを充足する旨判断したが，以下のとおり，原判決の判断は誤りである。(ア)①本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理が介在する記載はないこと，②本件明細書には，従前の新規注文Ｂ１ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したことを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構成要件Ｈ）との間に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに，まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知してから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものについての開示はないこと，③本件出願の経過において，被控訴人は，拒絶理由通知（乙１８）を受けて，平成２９年５月１８日付け手続補正書（以下「本件手続補正書」という。乙１４）及び同日付け意見書（以下「本件意見書」という。乙１５）を提出して，本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において，「システムにおいては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報…）の約定状況のみを監視すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成…）を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって処理することができるという効果を奏します。」と述べて，シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況のみを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する旨を主張したことを総合すると，本件発明の構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである。
(イ)しかるところ，別紙注文履歴明細のとおり，被告サービスでは，まず，買いの成行注文が行われ（番号１１４，９７，８９，６９，６３，４２及び３０。「執行条件」の欄「クイックトレート」），これが約定した後に，売りの指値注文（番号１１３，９６，８５，６８，６２，４１及び２９）及び売りの逆指値注文（番号１１２，９５，８４，６７，６１，４０及び２８）が同じ「注文日時」に行われており，売りの指値注文及び売りの逆指値注文が行われるのは，買いの成行注文及びその約定よりも常に後である。
例えば，被告サービスでは，被告サーバが「相場価格が上昇して番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が約定した」こと及び「相場価格が上昇して番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）が約定した」ことをそれぞれ検知すると，「番号９７の買いの成行注文」及び「番号８９の買いの成行注文」だけをそれぞれ行い，これらがそれぞれ約定して，はじめて，「番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）」及び「番号９５の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円）」並びに「番号８５の売りの指値注文（指定価格１１６．１４円）」及び「番号８４の売りの逆指値注文（指定価格１１３．０４円）」をそれぞれ行うのであるから，買いの成行注文が約定し，この約定検知の情報を受けない限り，「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」しない。


以上のとおり，被告サーバでは，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものではなく，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の構成を備えているといえないから，構成要件Ｈを充足しない。
これと異なる原判決の判断は誤りである。
イこの点に関し被控訴人は，本件発明の構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」とは，「検知の情報を契機として」と解すべきであり，被告サーバでは，「クイック実行」から「決済ＯＣＯの実行」までの一連の処理は，いずれも最も高い売り注文価格の売り注文の約定の「検知の情報を受けて」（検知の情報を契機として）行われているのであるから，被告サーバは，構成要件Ｈを充足する旨主張する。
しかしながら，被控訴人の上記主張は，前記ア(ア)①ないし③の本件明細書の記載，本件意見書の記載等に反するものであって，理由がない。
【当審における被控訴人の主張】
ア控訴人は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載，本件明細書の記載（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），被控訴人が本件出願の過程で提出した本件意見書の記載を総合すると，本件発明の構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張する。
しかしながら，本件発明の構成要件Ｈには，その文言上，「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との記載はない。
次に，本件明細書の【００７８】には，「シフト機能」について，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」との記載があり，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の文言は，本件明細書の上記記載に対応する関係を規定したものである。本件明細書の上記記載は，新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定した「のちに」シフトが行われることを規定するものであるから，シフト後の注文を行うための注文情報は，時間的に見て，１つ前の決済注文が約定した「のちに」生成されていれば足りるというべきである。また，本件明細書の【０１４９】に，「なお，シフト機能による処理は，上述の処理手順以外のいかなる方法によって行われてもよい。」と明記されているとおり，シフト機能による処理は，控訴人が根拠として挙げる本件明細書記載の実施例の処理方法に限定されるものではない。そうすると，仮に決済注文の約定と新たな注文情報の生成との間に，他の何らかの処理が介在していたとしても，新たな注文情報が時間的に見て１つ前の決済注文が約定した「のちに」生成されていれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の構成を充足するというべきである。
さらに，被控訴人は，本件意見書において，拒絶理由通知（乙１８）で指摘された甲１２や甲１３に開示された発明とは異なり，複数の買い注文や複数の売り注文が行われる本件発明において，最も高い価格の売り注文の約定を基準にシフトが実行されるということを述べたものであり，ここで「のみ」とか「ただちに」と述べたのは，本件発明においては，複数の売り注文の全てを監視する必要がなく，そのうちの最も高い売り注文価格の売り注文だけを監視してシフトを行えばよいという意味であり，複数の売り注文との関係において，最も高い売り注文「のみ」を監視すれば「ただちに」シフトが生じるということを述べたに過ぎない。１つ前の売り注文（最も高い価格の売り注文）の約定とシフト後の売り注文との間に他の処理が介在するか否かを論じたものでもなければ，他の処理が介在する構成を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものでもない。以上によれば，構成要件Ｈは，「前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，」，すなわち，「前記約定検知手段の前記検知の情報を契機として」さらに高い売り注文価格を含む売り注文情報を生成すると規定したものと解すべきであるから，控訴人の上記主張は理由がない。イ被告サーバでは，別紙注文履歴明細のとおり，複数の売り注文である番号１１３，１１０，１０７，１０４の売り注文のうち，最も高い注文価格の売り注文である番号１１３の売り注文（指定価格１１４．９０円）が約定すると，その約定から２秒後に，番号１１３の売り注文よりも所定価格だけ高い売り注文価格の番号９６の売り注文（指定価格１１５．５２円）が行われ，その売り注文情報が生成されており，被告サーバは，最も高い売り注文の約定の検知の情報を受けて（検知の情報を契機として），さらに高い売り注文価格を含む売り注文情報を生成しているから，構成要件Ｈを充足する。番号１１３の売り注文と番号９６の売り注文の生成の間に，番号９７の成行の買い注文と約定が介在していることは，構成要件Ｈの充足性に影響を及ぼすものではない。
したがって，被告サーバが構成要件Ｈを充足するとした原判決の判断に誤りはない。
(3)争点１－３（被告サーバは構成要件Ｇを充足するか）原判決「事実及び理由」の第３の１(3)記載のとおりであるから，これを引用する。
(4)争点１－４（均等論）（当審における被控訴人の主張）
【被控訴人の主張】


ア仮に本件発明の構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の構成が，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを意味するものと解した場合には，被告サーバは，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると，その検知の情報を受けて，「成行の買い注文の発注と約定を行い，その検知の情報を受けて」，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する点で本件発明と相違することとなるが，以下のとおり，被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）に記載された構成と均等なものとして，本件発明の技術的範囲に属する。
(ア)第１要件（相違部分が本質的部分でないこと）について本件明細書の【００１８】の記載によれば，本件発明は，相場価格が変動した場合（例えば，高値側に変動した場合）に，その変動方向に追従して注文情報を生成することを特徴とするものであり，ある価格帯において複数の買い注文と売り注文を行いつつ，そのうちの「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定されたこと（つまりそこまで相場価格が上昇していることを意味する）を契機として，さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することとした点が，従来技術に見られない，本件発明の特有の技術的思想であり，本質的部分である。
一方，「買いの成行注文」とは「時価で買う注文」という性質上，注文が行われれば，よほどの特段の事情でもない限り，即時に約定することが定まっている注文であり，成行の買い注文の発注と約定は，一つ前の「クイック＋ＯＣＯ注文」を構成する指値の売り注文の約定と同時に，必ず行われるものであって，別の条件が付加されていると評価し得るようなものではない。
したがって，被告サーバは，本件発明の本質的部分を実現し得るものであり，被告サーバと本件発明との上記相違部分は本件発明の本質的部分ではないから，被告サーバは，第１要件を充足する。
(イ)第２要件（置換可能性）について
現実の取引においては，「最も高い売り注文価格の売り注文」である指値の売り注文が約定すれば，それと同時に，即時に約定することが性質上定まっている成行の買い注文を発注し，それが発注と同時に約定し，さらに指値の売り注文が行われるのであるから，構成要件Ｈの相違部分に係る本件発明の構成を被告サーバの構成と置き換えたとしても，「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定されたことを契機として，さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという本件発明と同一の作用効果を奏する。
したがって，被告サーバは，第２要件を充足する。
(ウ)第３要件（置換容易性）について
成行注文は注文発注時点の相場価格で取引を行う注文形態であり，指値注文は相場価格が予め指定された価格になった時点で取引を行う注文形態であることが一般に知られている上，本件明細書には，注文を成行注文で行うことが明示的に開示されていること（【００２８】，【００５７】）からすると，当業者であれば，構成要件Ｈの相違部分に係る本件発明の構成を被告サーバの構成と置き換えることは，容易に想到することができたものである。
したがって，被告サーバは，第３要件を充足する。
(エ)第５要件（意識的除外等の特段の事情）について前述のとおり，被控訴人は，本件意見書において，１つ前の売り注文（最も高い価格の売り注文）の約定とシフト後の売り注文との間に他の処理が介在するか否かを論じたものでもなければ，他の処理が介在する構成を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものでもない。イ以上によれば，被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）に記載された構成と均等なものとして，本件発明の技術的範囲に属する。
【控訴人の主張】
ア被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足せず，一方で，第５要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものということはできない。
(ア)第１要件（相違部分が本質的部分でないこと）について本件発明の従来技術に対する技術的特徴は，構成要件ＡないしＧの構成を具備するものにおいて，構成要件Ｈの「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，この「検知の情報を受けて」他の処理を介在することなく，「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことにあり，この点が本件発明の本質的部分に該当する。
被告サービスでは，取引に参加していないことによる機会損失をなくすため，取引に常に参加している状態（金融商品を常に保有している状態）を作り出すことを目的とするものであり，この状態を作り出すことが可能な取引としては，相場価格の時価で売買する成行注文しか存在しない。そのため，被告サービスでは，金融商品を保有していない状態を検知すると，相場価格の時価で（買いの）成行注文を行うので，取引に常に参加している状態（金融商品を常に保有している状態）を作り出すことができるというメリットがある一方，指定した価格で売買するのではなく，相場価格の時価で売買するので，予想外の価格で売買してしまうというデメリットがある。これに対し，本件発明は，常に指定した価格に基づいて売買するので，全く予想外の価格で売買してしまうことがないというメリットがある一方，相場価格が指定した価格にならなければ，売買をすることができない結果，いつまで経っても取引に参加することができないので，機会損失が発生するというデメリットがある。このように被告サービスと本件発明は，それぞれ互いに相いれない技術思想に基づいたものであり，そのことは，「最も高い売り注文が約定されたことを検知」し，この「検知の情報を受けて」，その後になされる買い注文情報と売り注文情報の生成のステップが異なる点に表れている。
すなわち，本件発明は，「前記検知の情報を受けて」，その次に「最も高い売り注文情報よりもさらに高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものであるのに対し，被告サービスでは，「前記検知の情報を受けて」，その次に，成行の買い注文の注文情報を生成し，その成行の買い注文の約定の検知を受けて，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものである。このように売り注文情報の生成のステップが異なることは，本件発明の本質的部分における相違点と考えるほかない。
したがって，被告サーバは，第１要件を充足しない。
(イ)第２要件（置換可能性）について


前述のとおり，本件発明と被告サービスは，「最も高い売り注文が約定されたことを検知」し，この「検知の情報を受けて」，その後になされる買い注文情報と売り注文情報の生成のステップが異なるから，構成要件Ｈの相違部分に係る本件発明の構成を被告サーバの構成と置き換えたとしても，本件発明と同一の作用効果を奏するものとはいえない。したがって，被告サーバは，第２要件を充足しない。
(ウ)第３要件（置換容易性）について
前述のとおり，被告サーバと本件発明とは，技術思想上の差異があるから，構成要件Ｈの相違部分に係る本件発明の構成を被告サーバの構成と置き換えることは，容易に想到することができたものとはいえない。したがって，被告サーバは，第３要件を充足しない。
(エ)第５要件（意識的除外等の特段の事情）について被控訴人は，拒絶理由通知の指摘に対し，本件手続補正書による旧請求項１の補正によって，「以前の注文価格よりも高い価格の注文情報の生成タイミングをどのように設定するか」に関し，「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」直ちにという意味で，「前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」というタイミングであると限定し，本件意見書において，この限定によって，本件発明では，「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する」ことによって，直ちに新たな買い注文情報を生成するのみならず，これと同時に新たな売り注文情報を生成することによって，新たな売り注文情報を新たな買い注文情報と一括して生成することができるようになったので，新たな売り注文情報の生成に当たって，新たな買い注文情報に基づく買い注文の約定等を検知する必要がなくなり，ひいては，システムに対する負荷の軽減を実現したという格別な作用効果を奏することを意見陳述したのであるから，これ以外の「以前の注文価格よりも高い価格の注文情報の生成タイミング」を意識的に除外して，本件発明の特許査定を受けたことが明らかである。
したがって，構成要件Ｈの相違部分に係る被告サーバの構成は，本件発明の技術的範囲から意識的に除外されたものである。
イ小括
以上のとおり，被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足せず，一方で，第５要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）に記載された構成と均等なものということはできず，本件発明の技術的範囲に属するものとはいえない。
２争点２（無効の抗弁の成否）
(1)争点２－１（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）以下のとおり当審における当事者の主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」の第３の２(1)記載のとおりであるから，これを引用する。
【当審における控訴人の主張】
原判決は，①本件明細書記載の「シフト機能」の定義に照らすと，新たな注文の発注は「先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯」にされるものであるから，【０１４９】にあるように，複数の決済注文の価格帯を変動させる構成のみならず，特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると認識することができ，また，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される」ものであるから，売り注文が約定した後に異なる売り注文価格の売り注文を発注する構成が含まれていると認識することができる，②そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構成は，本件明細書の発明の詳細な説明における「シフト機能」に関する上記各説明によって認識することができ，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているということができるとして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載が特許法３６条６項１号に適合しないとはいえない旨判断した。
しかしながら，本件明細書の【０１４９】に記載されているのは，あくまで複数の決済注文の価格を一括で変動させる構成であるので，これに接した当業者といえども，「特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると認識すること」は，不可能である。
また，本件発明では，少なくとも等間隔に配置された複数の売りの指値注文を一体的に取り扱うことに特徴があるのであって（構成要件Ｆ），本件明細書の【０１４５】の記載に照らしても，「シフト機能」に関し，複数の売りの指値注文を構成する個々の売りの指値注文を個別的にバラバラに取り扱うことがないことが明らかである。
さらに，本件明細書には，「シフト機能」が「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」と分離して理解できることについての記載はない。仮にこれらを分離して理解したとしても，本件明細書には，複数の新規注文及び複数の決済注文のイフダンオーダーに「シフト機能」が適用されたものに関し，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全てがそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文を発注させることしか記載されていないことからすれば，本件明細書の記載から，「シフト機能」に特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると認識することも，売り注文が約定した後に異なる売り注文価格の売り注文を発注する構成が含まれていると認識することもできない。
したがって，原判決の上記判断は誤りである。
【当審における被控訴人の主張】
本件明細書の【００７８】において，「シフト機能」が「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」と定義されているとおり，本件明細書記載のシフト機能には，ある１組の買い注文と売り注文が約定した際にシフトが生じる構成も含まれていることは，当業者において当然に理解できる。
また，【００７８】には，発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせることも明記されているから，複数のイフダンオーダーを仕掛ける「価格帯」をシフトする構成だけではなく，特定の注文の「価格」をシフトする構成も，「シフト機能」に含まれることも，当業者は当然に理解できる。
したがって，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は特許法３６条６項１号に適合するから，これと同旨の原判決の判断に誤りはない。(2)争点２－２（分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか）以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の２(2)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１１頁５行目の「原出願」を「原出願（特願２０１５－２２２０９号）」と，同頁７行目の「本件原出願日」を「本件特許の原々々出願（特願２０１４－９４８３３号）の出願日（平成２６年５月１日。以下「本件原出願日」という。）」と改める。
イ原判決１１頁１４行目の「明細書等」の後に「(乙２の２)」を加える。


(3)争点２－３（本件発明は進歩性を欠くか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の２(3)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決１１頁２０行目の「本件発明は，」の次に「本件優先日前に頒布された刊行物である，」を加える。
イ原判決１８頁３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「オ乙５発明を主引用例とする進歩性欠如
乙５発明は，原判決認定のとおりであり（原判決７０頁１２行目～７１頁４行目），乙４発明と実質的に同一の発明である。本件発明と乙５発明との相違点（以下「相違点５－１」という。）は，原判決認定の本件発明と乙４発明との一致点及び相違点（相違点４－１）と同じである（原判決６６頁６行目～６７頁２行目）。
前記エで述べたのと同様に，乙５発明に乙３発明を適用する動機付けがあるから，当業者は，乙５発明において，相違点５－１に係る本件発明の構成とすることを容易に想到することができたものである。したがって，本件発明は進歩性を欠如する。」
ウ原判決２０頁末行に行を改めて次のとおり加える。
「オ乙５発明を主引用例とする進歩性欠如
控訴人の主張は争う。その理由は，前記エにおいて，乙４発明について述べたのと同様である。」
３争点３（先使用権の成否）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の３記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決２１頁７行目の「本件出願日」を「本件優先日」と，同頁９行目から１０行目にかけての「先使用に基づく通常実施権（特許法７９条）」を「特許法７９条の先使用による通常実施権（以下「先使用権」という。）」と改める。
(2)原判決２１頁１４行目から１５行目にかけての「先使用に基づく通常実施権（特許法７９条）」を「先使用権」と改める。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，被控訴人の請求は理由があるものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１本件発明について
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の１記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決２９頁１６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「「【０１３２】
その後，図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報１８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５によるイフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ，新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。図３０においては，新たに生成され，発注される予定の新規注文Ｂ４，Ｂ５を示している。なお，新たに生成された新規注文Ｂ４，Ｂ５や決済注文Ｓ４，Ｓ５に基づいて，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５や決済注文Ｓ４，Ｓ５と同様の発注や約定が繰り返し行われることとなる。」
「【０１３５】
この実施の形態２においては，複数の新規注文情報１８１１１，１８１１２，１８１１３，１８１１４，１８１１５に基づく複数の新規注文や，複数の決済注文情報１８１１６，１８１１７，１８１１８，１８１１９，１８１２０に基づく複数の決済注文をそれぞれ異なる価格において発注することにより，注文を複数の価格に分散させることができ，これにより，特定の価格に集中して注文が発注されたのちに相場が想定外の変動をすること等により発生するリスクを軽減させることができる。」」
(2)原判決２９頁１７行目から２０行目までを次のとおり改める。
「「【０１３８】
この実施の形態３の金融商品取引管理システムにおいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「らくトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。この「らくトラ」による注文とは，顧客の入力等に基づいて上限価格と下限価格を設定し，この上限価格と下限価格との間に，複数の第一注文，及び／又は，複数の第二注文を設定する注文形態をいう。」
「【０１４２】
この実施の形態３においては，図２５～図３３に示す処理と同様の処理が行われ，複数の新規注文と複数の決済注文とにより，実施の形態２の場合と同じ取引が行われる。」」
(3)原判決３２頁１４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「「【０１６４】
上記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでもない。」」
(4)原判決３２頁１５行目から３３頁１４行目までを次のとおり改める。
「(2)本件発明に関する開示事項
前記(1)の記載によれば，本件明細書には，本件発明に関し，次のような開示があることが認められる。
ア外国為替等の金融商品の取引方法として，従来，指値注文による取引を，コンピュータシステムを用いて行う発明が知られているが（【０００２】），発注される注文情報の価格は一定であるため，人手によって行う取引であれば得る可能性のある利益が得られなくなるという問題もあった（【０００４】）。
「本発明」はかかる課題に鑑みてなされたものであり，コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において，多くの利益を得る機会を提供できる金融商品取引管理装置を提供することを目的としている（【０００５】）。


イ「本発明」は，かかる課題を解決するため，金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成部と，買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成部とを有する注文情報生成部を備え，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると，注文情報生成部は，複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに高い売り注文価格の売り注文情報を生成するという構成を採用したものであり，これによって，相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行うことができるので，コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において，多くの利益を得る機会を提供できるという作用効果を奏する（【０００６】，【００１８】）。」
２被告サーバについて
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決３３頁２５行目，３４頁２行目及び４行目の各「同時に」をいずれも削除する。
(2)原判決３４頁９行目の「行うのと同時に」を「行うとともに」と改め，同頁１５行目から１９行目までを次のとおり改める。
「イ甲６（弁理士佐野弘及び同石井明夫作成の平成２８年７月１８日付け報告書）及び   弁論の   全趣旨   によれ   ば，控   訴人の   ウェブ   サイト(https://trade7.gaitameonline.com/)上で，被告サービスの「ｉサイクル注文」という名称の取引を行う場合の操作及び表示画面等は，次のとおりであることが認められる。
(ア)控訴人のウェブサイトの「新規注文入力」画面（以下「新規注文画面１」という。）で，「注文種類」を「ｉサイクル注文」と選択し，取引を希望する「通貨ペア」（例えば，「USD/JPY」），「想定変動幅」，「ポジション方向」（「買」（買ってから売る）・「売」（売ってから買うのか）の別。例えば「買」），「対象資産（円）」（例えば，「２５０００」）などを選択すると，選択された「通貨ペア」の取引レート（「本日の値動き・買」）が表示され，「計算」ボタンをクリックすると，新規注文画面１から別の「新規注文入力」画面（以下「新規注文画面２」という。）に遷移する。
(イ)新規注文画面２には，「新規注文売買」欄，「新規約定レート」欄，「利食いレート」欄及び「損切りレート」欄の４つの項目が１組として対応付けられて表示され，「新規注文売買」欄に「買」又は「売」の別，「新規約定レート」欄に買い注文を行うときの買い注文価格，「利食いレート」欄に当該買い注文に対応する売り注文価格（順指値）及び「損切りレート」欄に当該買い注文に対応する売り注文価格（逆指値）が表示される。
甲６の新規注文画面２の例では，①「新規注文売買」が「買」，「新規約定レート」が「１１４．２８」，「利食いレート」が「１１４．９０」及び「損切りレート」が「１１１．８０」，②「新規注文売買」が「買」，「新規約定レート」欄に「１１３．６６」，「利食いレート」欄に「１１４．２８」及び「損切りレート」欄に「１１１．１８」，③「新規注文売買」が「買」，「新規約定レート」欄に「１１３．０４」，「利食いレート」欄に「１１３．６６」及び「損切りレート」欄に「１１０．５６」，④「新規注文売買」が「買」，「新規約定レート」欄に「１１２．４２」，「利食いレート」欄に「１１３．０４」及び「損切りレート」欄に「１０９．９４」の４組の注文が表示されている。
また，新規注文画面２には，「上記の条件にて計算された結果注文数は４注文ポジション間隔（値幅）は６２ＰＩＰ    最大ポジション数は４ポジションとなります。」，「注文内容を確認し，宜しければ【注文】ボタンをクリックしてください。」などの表示がされている。
そして，新規注文画面２の「注文」ボタンを１回クリックすることにより，上記４組の注文手続が一括して行われる。
ウ前記ア(イ)認定の「クイック＋ＯＣＯ注文」及び「ＩＦＤＯＮＥ＋ＯＣＯ注文」は，いずれも新規注文である買い注文の約定により決済注文である売り注文が有効，発注済の状態になるというイフダンオーダーの性質を有するものである。また，前記イのとおり，被告サーバの「ｉサイクル注文」では，「新規約定レート」による新規注文，この新規注文に対応する「利食いレート」による売り注文（指値）及び「損切りレート」による売り注文（逆指値）を１組とする複数の組（甲６の例では，４組）の注文手続が一括して一つの注文手続で行われている。以上によれば，被告サーバにおいては，「クイック＋ＯＣＯ注文」又は「ＩＦＤＯＮＥ＋ＯＣＯ注文」を構成する各注文は，イフダンオーダーを構成する一体的な注文として，同じ機会に行われていることが認められる。」
(3)原判決３４頁末行の「乙１」を「乙１，１０」と改める。(4)原判決３５頁２５行目の「（ただし，成行注文の場合に何を意味するかは明らかではない。）」を「（ただし，成行注文の場合は，成行注文時の市場価格を意味する。）」と改める。
(5)原判決３６頁６行目から３８頁１８行目までを次のとおり改める。
「(3)被告サーバにおける処理
ア前記(1)及び(2)認定の被告サービスの内容，別表（甲６）及び別紙注文履歴明細（乙１０）記載の各欄の内容並びに弁論の全趣旨によれば，別表及び別紙注文履歴明細（乙１０）に記載されている平成２６年１１月５日午後４時１６分から同月７日午後１０時３０分までの被告サービスによる取引に係る被告サーバの処理は，次のとおりであったことが認められる。
(ア)平成２６年１１月５日午後４時１６分の処理ａ番号１１４の買いの成行注文が行われた。(１６時１６分２０
秒)
ｂ番号１１４の買いの成行注文が約定価格１１４．３０円で約定した。(１６時１６分２１秒)
ｃ次の注文が行われた。(１６時１６分２２秒)


(a)番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）⒝番号１１２の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円）⒞番号１１１の買いの指値注文（指定価格１１３．６６円）⒟番号１１０の売りの指値注文（指定価格１１４．２８円）(e)番号１０９の売りの逆指値注文（指定価格１１１．１８円）⒡番号１０８の買いの指値注文（指定価格１１３．０４円）⒢番号１０７の売りの指値注文（指定価格１１３．６６円）⒣番号１０６の売りの逆指値注文（指定価格１１０．５６円）(i)番号１０５の買いの指値注文（指定価格１１２．４２円)⒥番号１０４の売りの指値注文（指定価格１１３．０４円）⒦番号１０３の売りの逆指値注文（指定価格１０９．９４円）ｄ番号１１３の売りの指値注文，番号１１２の売りの逆指値注文が有効，発注済の状態になった。
(イ)平成２６年１１月６日午前１０時３７分の処理ａ相場価格が上昇して番号１１３の売りの指値注文が約定価格１１４．９０円で約定した。（１０時３７分３４秒）
ｂ番号１１３の売りの指値注文の約定により，番号１１２の売りの逆指値注文が無効の状態になった。
ｃ番号９７の買いの成行注文が行われ，約定価格１１４．９１円で約定した。（１０時３７分３４秒）
ｄ次の注文が行われた。（１０時３７分３６秒）
(a)番号１００の買いの指値注文（指定価格１１４．２８円）⒝番号９９の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）⒞番号９８の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円）⒟番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）(e)番号９５の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円）ｅ番号１０５の買いの指値注文，番号１０４の売りの指値注文及び番号１０３の売りの逆指値注文の各注文が取り消された。(ウ)平成２６年１１月６日午後２時２１分の処理ａ相場価格が下落して番号１００の買いの指値注文が約定価格１１４．２８円で約定した。（１４時２１分０２秒）
ｂ番号９９の売りの指値注文及び番号９８の売りの逆指値注文が有効，発注済の状態になった。
(エ)平成２６年１１月６日午後１０時３５分の処理ａ相場価格が上昇して番号９９の売りの指値注文が約定価格１１４．９０円で約定した。（２２時３５分３３秒）
ｂ番号９９の売りの指値注文の約定により，番号９８の売りの逆指値注文が無効の状態になった。
ｃ次の注文が行われた。（２２時３５分３４秒）
(a)番号９２の買いの指値注文（指定価格１１４．２８円）⒝番号９１の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）⒞番号９０の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円）(オ)平成２６年１１月７日午後１０時２９分の処理ａ相場価格が上昇して番号９６の売りの指値注文が約定価格１１５．５２円で約定した。（２２時２９分５１秒）
ｂ番号９６の売りの指値注文の約定により，番号９５の売りの逆指値注文が無効の状態になった。
ｃ番号８９の買いの成行注文が行われ，約定価格１１５．５４円で約定した。（２２時２９分５１秒）
(カ)平成２６年１１月７日午後１０時３０分の処理ａ次の注文が行われた。（２２時３０分２７秒）
(a)番号８８の買いの指値注文（指定価格１１４．９０円）⒝番号８７の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）⒞番号８６の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円）ｂ次の注文が行われた。（２２時３０分２８秒）


(a)番号８５の売りの指値注文（指定価格１１６．１４円）⒝番号８４の売りの逆指値注文（指定価格１１３．０４円）ｃ番号１０８の買いの指値注文，番号１０７の売りの指値注文及び番号１０６の売りの逆指値注文の各注文が取り消された。イ前記アの認定事実と前記(1)及び(2)の認定事実を総合すると，被告サーバにおいては，㋐「一つの注文手続」で，①番号１１４の買いの成行注文，番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円），番号１１２の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円），②番号１１１の買いの指値注文（指定価格１１３．６６円），番号１１０の売りの指値注文（指定価格１１４．２８円），番号１０９の売りの逆指値注文（指定価格１１１．１８円），③番号１０８の買いの指値注文（指定価格１１３．０４円），番号１０７の売りの指値注文（指定価格１１３．６６円），番号１０６の売りの逆指値注文（指定価格１１０．５６円），④番号１０５の買いの指値注文（指定価格１１２．４２円)，番号１０４の売りの指値注文（指定価格１１３．０４円），番号１０３の売りの逆指値注文（指定価格１０９．９４円）という４組の注文（被告サービスの「ｉサイクル注文」として，一組の「クイック＋ＯＣＯ注文」と三組の「ＩＦＤＯＮＥ＋ＯＣＯ注文」）がされたこと（前記(1)イ参照），㋑その後，①ないし④の売り注文のうち，最も高い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が約定した後に，⑤番号９７の買いの成行注文，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円），番号１１２の注文価格より「０．６２円」高い番号９５の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円），⑥番号１１４の注文時の市場価格と同じ注文価格の番号１００の買いの指値注文，番号１１３と同じ注文価格の番号９９の売りの指値注文，番号１１２と同じ注文価格の番号９８の売りの逆指値注文の２組の注文がされ，一方で，①ないし④の売り注文のうち，最も低い売り注文価格の番号１０３の売りの指値注文を含む④の組の注文が取り消されたこと，その結果，①よりも売りの注文価格が「０．６２円」高い番号９６の売りの指値注文を含む⑤，⑥，②，③の４組の注文がされた状況となったことが認められる。」
３争点１（被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか）(1)争点１－１（被告サーバは構成要件ＢないしＨの「注文情報」を充足するか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３(1)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決３８頁２２行目の「本件特許の特許請求の範囲」を「本件発明の特許請求の範囲（請求項１）」と改め，３９頁３行目から２１行目までを次のとおり改める。
「また，本件明細書には，構成要件Ｂ記載の「買い注文情報」及び構成要件ＣないしＨ記載の「売り注文情報」の用語を定義した記載はない。以上によれば，構成要件Ｂの「買い注文情報」は，「金融商品の買い注文」を行うための情報を，構成要件ＣないしＨの「売り注文情報」は，「買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済する売り注文」を行うための情報を意味するものと解される。このように「買い注文情報」又は「売り注文情報」は，買い注文又は売り注文を行うための情報であるから，買い注文又は売り注文を行うために必要な情報であって，個々の買い注文又は売り注文の内容に関する情報及びその注文を行うための管理情報（「注文番号」等）を含む情報であるものと解される。」
イ原判決４０頁４行目から７行目までを削り，同頁１０行目及び１１行目の各「別表」を「別表及び別紙注文履歴明細」と，同頁１２行目の「注文が行われた時点，すなわち，「注文日時」欄記載の日時に，」を「注文が行われた時点までに，すなわち，「注文日時」欄記載の日時までに，」と，同頁１９行目及び同頁２３行目から２４行目にかけての各「推認することができる。」を「認められる。」と改める。
ウ原判決４１頁５行目及び８行目の各「構成要件ＢないしＨの「注文情報」」を「構成要件Ｂの「買い注文情報」及び構成要件ＣないしＨの「売り注文情報」」と改める。
(2)争点１－２（被告サーバは構成要件Ｈを充足するか）以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３(2)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決４２頁３行目末尾に行を改めて「ア    構成要件Ｈの「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」の意義について」を加え，同頁４行目の「ア」を「(ア)」と改める。
イ原判決４２頁１３行目から１９行目までを削り，同頁２０行目の「イ」を「(イ)」と改める。
ウ原判決４３頁１１行目の「「シフト機能」」を「「シフト機能」（【００７８】）」と改め，同頁１２行目の「後記４(1)のとおり」を削り，同頁１３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「さらに，控訴人が理由として挙げる上記③については，構成要件Ｃの「複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段」とは，「売り注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を生成する機能を規定したものであり，このことは，「売り注文情報生成手段」が１個の売り注文情報を生成する機能を有することを排除するものではない。」エ原判決４３頁１５行目から４５頁１４行目までを次のとおり改める。「イ構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報
を含む売り注文情報を生成する」の意義について


(ア)本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」は，「前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」（構成要件Ｂ）と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され，「売り注文情報」を生成するのは，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから，構成要件Ｇの「注文情報生成手段」及び構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段」は，いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理解できる。
そうすると，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との記載は，「売り注文情報生成手段」が，「前記約定検知手段」の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定された」との「検知の情報を受けて」，当該「最も高い売り注文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり，「売り注文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。次に，本件明細書には，「シフト機能」による注文は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であること（【００７８】），この「シフト機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）という効果を奏することの開示がある。そして，構成要件Ｈの文言及び本件明細書の上記記載から，構成要件Ｈは，「シフト機能」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で，本件明細書には，「シフト機能」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書の記載を総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，「売り注文情報生成手段」（前記注文情報生成手段）が，「前記約定検知手段」の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」構成のものであれば，新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく，構成要件Ｈに含まれるものと解される。
(イ)これに対し控訴人は，①本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理が介在する記載はないこと，②本件明細書には，従前の新規注文Ｂ１ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したことを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構成要件Ｈ）との間に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに，まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知してから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものについての開示はないこと，③本件出願の経過において，被控訴人は，拒絶理由通知を受けて，本件手続補正書及び本件意見書を提出して，本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において，シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況のみを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する旨を主張したことを総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に，「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しない。


次に，上記②の点については，前記(ア)で説示したとおり，構成要件Ｈは，「シフト機能」（【００７８】）のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであるところ，本件明細書には，「シフト機能」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また，控訴人が挙げる本件明細書の記載（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５）は，「発明の実施の形態の３」に係るものであるが，本件明細書には，「上記の「シフト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと【０１６４】の記載があることに照らすと，控訴人が挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Ｈを限定解釈すべき理由はない。
さらに，上記③の点については，被控訴人は，本件手続補正書（乙１４）により，本件出願に係る旧請求項１について，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（下線は，補正箇所を示す。）と補正し，本件意見書（乙１５）において，「本願発明においては，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情報の生成…は，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知されたことを基準に行われることになります。そのため，システムにおいては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や，最も低い売り注文価格の売り注文に係る売り注文情報）の約定状況のみを監視すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成…を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認められるが，他方で，本件手続補正書及び本件意見書は，平成２９年４月１１日付けの拒絶理由通知（乙１８）において「引用文献１に記載された発明に引用文献２に記載の技術を適用し，引用文献１に記載された発明において，繰り返し注文を行う際，相場価格の上昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成するように構成することは，当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに照らせば，本件手続補正書及び本件意見書は，本件発明が，複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて，同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を有し，進歩性を有する旨を主張したものであって，本件意見書の「約定状況のみを監視すれば」，「ただちに生成する」といった記載から，両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構成を本件発明から除外したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。ウ構成要件Ｈの充足性について
(ア)前記２(3)イ㋑のとおり，①ないし④の売り注文のうち，最も高い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が約定した後に，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）がされていることに照らすと，被告サーバにおいては，約定検知手段が複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知すると，注文情報生成手段が，この検知の情報を受けたことに基づいて，約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したことが認められる。
したがって，被告サーバは，構成要件Ｈを充足するものと認められる。
(イ)これに対し控訴人は，被告サービスでは，被告サーバが「相場価格が上昇して番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が約定した」ことを検知すると，「番号９７の買いの成行注文」だけを行い，これが約定して，はじめて，「番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）」及び「番号９５の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円）」を行うのであって，買いの成行注文が約定し，この約定検知の情報を受けない限り，「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」しないから，構成要件Ｈを充足しない旨主張する。
しかしながら，前記イ(イ)で説示したとおり，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」が，最も高い売り注文価格の売り注文の約定の検知と新たな売り注文情報の生成との間に他の処理を介在させないことまで定めたものとは認められない。そして，前記(ア)のとおり，被告サーバにおいては，注文情報生成手段が，複数の売り注文のうち最も高い価格の売り注文の約定の検知の情報を受けたことに基づいて，約定した最も高い売り注文の売り注文価格を基準として，さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したことが認められるから，控訴人の上記主張は，理由がない。
エ小括
以上によれば，被告サーバは本件発明の構成要件Ｈを充足する。」(3)争点１－３（被告サーバは構成要件Ｇを充足するか）原判決４５頁末行から４６頁４行目までを次のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３(3)記載のとおりであるから，これを引用する。「しかしながら，前記２(3)イのとおり，被告サービスにおいては，新規注文画面２の「注文」を１回クリックすることにより，①ないし④の４組の注文手続が一括して行われていることからすると，被告サーバは，複数の売り注文情報を一の注文手続で生成しているものと認められるから，構成要件Ｇを充足する。」
(4)まとめ
以上によれば，被告サーバは，本件発明の構成要件を全て充足するものと認められるから，本件発明の技術的範囲に属する。
４争点２（無効の抗弁の成否）


(1)争点２－１（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シフト機能」に係る構成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全てがそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合するとはいえない旨主張する。
アそこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合も含むものと理解できる。
イ(ア)次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，①「シフト機能」について，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにおいて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シフト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能である。この「シフト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態である。」こと（【００７８】），②「シフト機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，③「発明の実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムにおいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「らくトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６４】）の記載がある。
上記①の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シフトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一方のみの構成又は双方の構成が含まれること，先に発注済の一つの注文の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構成のものが含まれることを理解できる。また，上記①ないし③の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いったんスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。ウ(ア)本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ，決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されている。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能」に「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。
また，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため，それぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞれ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになることを理解できる。
そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構成は，本件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているということができる。


(イ)これに対し控訴人は，図３５には，Ｓ５，Ｓ４が約定した後に再度Ｓ５，Ｓ４が生成されることの記載はなく，Ｂ５，Ｂ４には，直後に「キャンセル」と記載されていることからすれば，Ｓ５，Ｓ４が約定しても，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４がそもそも生成されないか，生成されてもすぐにキャンセルされていると理解できること，加えて，本件明細書の【０１４４】ないし【０１４７】にも，新たな新規注文Ｂ５及びＢ４は，個別に生成されるのではなく，（従前の）決済注文の全ての約定（（従前の）決済注文Ｓ１ないしＳ３の約定）を待って，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ３とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されていることからすると，図３５には，同図右上のＳ１ないしＳ３が同時に約定し，もって，Ｂ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１の全てが１回ずつ約定した後に，「シフト機能」によるシフトが行われ，新たなＢ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１が一括的に生成される場合が示されているに過ぎず，Ｂ５，Ｂ４に対応する決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定すると，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４が再度生成されることを看取できない旨主張する。
しかしながら，図３５には，明示の記載はないが，決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成され，通常のリピートイフダン注文が繰り返されることは，「図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報１８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５によるイフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ，新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。」（【０１３２】）との記載に照らしても明らかである。したがって，控訴人の上記主張は，その前提において，採用することができない。
エ以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構成のもの（実施の形態３）のほか，構成要件Ｈに含まれる，これ以外の構成のもの（最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段が，更に所定価格だけ高い「一の売り注文情報」を生成するもの）についての開示があることが認められる。したがって，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ，本件発明はサポート要件に適合するものと認められるから，これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。(2)争点２－２（分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか）以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の４(2)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決５０頁９行目から１０行目にかけての「証拠（乙２）」を「証拠（乙２の１）及び弁論の全趣旨」と改める。
イ原判決５０頁１４行目の「本件特許の出願日」を「本件出願日」と，同頁１５行目の「みなされるから」を「みなされ，本件優先日は同年４月３日であるから」と改める。
(3)争点２－３（本件発明は進歩性を欠くか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の４(3)記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決５０頁２０行目，５８頁１２行目，６１頁１８行目，６７頁５行目の各「本件原出願日」を「本件優先日」と改める。
イ原判決７４頁３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「(エ)    乙５発明と乙３発明の組合せ
控訴人は，乙５発明は，乙４発明と実質的に同一の発明であり，本件発明と乙５発明との相違点は，本件発明と乙４発明との一致点及び相違点（相違点４－１）と同じであるところ，乙５発明に乙３発明を適用する動機付けがあるから，当業者は，乙５発明において，相違点５－１に係る本件発明の構成とすることを容易に想到することができたものである旨主張する。
しかしながら，前記(ウ)で説示したのと同様に，乙５発明は，想定した一定の価格帯に複数のイフダンオーダーを設定して，同じ価格帯でイフダンオーダーを繰り返す発明であり，一定の価格帯を想定することのない乙３発明とは，その技術思想が異なるものであるから，乙５発明に乙３発明を組み合わせる動機付けがあると認めることはできない。
したがって，乙５発明において，相違点５－１に係る本件発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認めることはできない。
ウ小括
以上によれば，控訴人の乙３発明ないし乙６発明をそれぞれ主引用例とする本件発明の進歩性欠如の主張は，いずれも理由がない。」
(4)まとめ
以上によれば，控訴人主張の無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）は理由がない。
５争点３（先使用権の成否）について
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決７４頁６行目の「本件特許の出願日」を「本件出願日」と，同行目の「本件原出願日」の後に「（本件優先日同年４月３日）」を加える。(2)原判決７４頁８行目から９行目にかけての「先使用に基づく通常実施権（特許法７９条）」を「先使用権」と改める。
６結論
以上によれば，被控訴人の請求は理由があるから，認容すべきであり，これと同旨の原判決は相当である。
したがって，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部


平成２７年５月２７日判決言渡
平成２６年（ネ）第１００５５号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２２年（ワ）第３７９２号）
口頭弁論終結日平成２７年２月２３日
判決
控訴人        カース   ル株式   会社
補佐人弁理士   安倍逸郎
同下田   正寛
被控訴人         東洋アルミエコープロダクツ株式会社
訴訟代理人弁護士山上   和則
同藤川   義人
同雨     宮   沙耶花
訴訟代理人弁理士      山崎裕   史
補佐人弁理士   藤井   淳
主                  文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙製品目録記載の各製品を製造し，譲渡等し（譲渡及び貸渡しをいう），又は譲渡等の申出をしてはならない。３被控訴人は，前項の各製品を廃棄せよ。
４被控訴人は，控訴人に対し，９億円及びうち１億円に対する平成２２年３月１日から，うち８億円に対する平成２５年１１月３０日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，控訴人が，被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録１ないし３記載の製品（ＪＡＮコードにより特定されている後記被控訴人製品イ，ロ，ハ及びこれらと同一の構成を有するフィルター装置）が，控訴人が特許権者である，発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権（平成８年１０月８日出願，平成１０年６月１９日設定登録，特許番号第２７９１５５３号。ただし，平成２４年１２月６日付けの訂正審決〔訂正２０１１－３９０１２０号〕により訂正された後のもの）を侵害すると主張して，被控訴人に対し，特許法１００条１項，２項に基づき，上記各製品の差止め及び廃棄を求めるとともに，不法行為（民法７０９条）に基づく損害賠償の一部として，９億円及びうち１億円に対しては当初の不法行為の最終日の翌日である平成２２年３月１日から，うち８億円に対しては平成２５年１１月２９日付け訴え変更申立書を原審裁判所に提出した日である平成２５年１１月３０日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は，被控訴人製品は，本件特許の特許請求の範囲記載の「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」及び「一軸方向にのみ非伸縮性」という構成要件（構成要件Ｆ）に該当するものとは認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として，控訴人が本件控訴をした。
２前提事実，争点及び争点に対する当事者の主張は，原判決を次のとおり補正し，当審における当事者の主張を次項で補充するほかは，原判決の「事実及び理由」の第２の１，第３及び第４に摘示されたとおりであるから，これを引用する（以下，引用する原判決中の「原告」は「控訴人」と，「被告」は「被控訴人」と適宜読み替える。）。
（原判決の補正）
(1)原判決中，「本件発明」とあるのを，「本件特許発明」と改める。(2)原判決８頁８行目の「(3)」を「(4)」に，同頁２１行目の「(4)」を「(5)」にそれぞれ改め，同頁２５行目の末尾に行を改めて，次のとおり加える。「被控訴人製品イには，磁石６個と面ファスナ（マジックテープ）８個が付属品として同梱されている。被控訴人製品ロ及びハは，被控訴人製品イの取替専用品であり（ただし，被控訴人製品ハは「やわらかタイプ」），磁石は付属しておらず，いずれも面ファスナ８個のみが同梱されている（乙４９ないし５１）。被控訴人製品イの製品パッケージの使用方法には，使用例として，深型レンジフード６０ｃｍタイプの場合は，面ファスナを上部３個，下部２個，左右両側面部に各１個，中央１個の合計８個使用し，磁石を上部２個，下部４個使用する図が示されている。また，被控訴人製品ロ及びハの製品パッケージには，使用する際には被控訴人製品イを購入の上，取付磁石で取り付けるようにとの指示が記載され，上記図も掲示されている（乙４９ないし５１）。」
(3)原判決９頁３行目の「(5)」を「(6)」に改める。(4)原判決２０頁８行目の冒頭から９行目の末尾までを，「４    争点１(4)（構成要件Ｆの「一軸方向にのみ非伸縮」）について」に改め，同頁１３行目の「【０００８】には，」の次に「「」を加える。
(5)原判決２２頁６行目の「イ号製品」を「被控訴人製品イ」に，同行目の「ロ号製品」を「被控訴人製品ロ」に，同頁７行目の「ハ号製品」を「被控訴人製品ハ」に，同２４頁２５行目の「実機」を「実施」に，それぞれ改める。(6)原判決２７頁９行目の「として，」の次に「「」を加え，同頁１８行目の「乙２５発明」を「実開平４－１１８１１９号公報に記載された発明（以下「乙２５発明」という。）」に改める。
(7)原判決３２頁２３行目の「こと」の次及び同３３頁２行目の「１４０％」の次に，ぞれぞれ「」」を加える。
(8)原判決３５頁２１行目中の「前記４」をいずれも「前記８」に改め，同３６頁１０行目の「イ号ないしハ号製品」を「被控訴人製品イないしハ」に改める。
３当審における当事者の補充的主張
(1)控訴人
ア甲３４試験は，本件特許の特許請求の範囲の記載を忠実に再現している。実際に通気口用フィルター部材を取り付ける際には，不織布の周囲を簡易固定具で通気口に固定した後，三本の指で不織布をつまみ，引っ張る側の辺の上端部分，下端部分と中央部分の三か所又は同辺を四等分した四か所を個別に引っ張るものである。したがって，本件特許発明の「一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき」とは，甲３４試験において磁石により不織布を固定した後にダブルクリップを引っ張ることに相当する。


イ控訴人は，原判決後，新たに第三者機関に依頼し，甲３４試験と同じ方法で，磁石と面ファスナーを簡易固定具とする被控訴人製品の測定を行った（甲３９の１ないし３。以下「甲３９試験」という。）。甲３９試験によっても，不織布の伸び率は，被控訴人製品すべてにおいて１２０～１４０％の範囲内に入っており，被控訴人製品は，本件特許発明の構成要件Ｆを充足する。なお，甲３９試験のデータポイントは，不織布の破断時又は磁石が動いたときのものである。また，被控訴人製品において不織布の一辺全体を１２０％以上伸ばして固定できることは，甲３４試験の試験２及び乙１１７試験のうちの試験２によって証明できている。１２０％伸びた不織布の左右が湾曲しているとしても，湾曲した部分は磁石で固定したり，伸ばし癖をつけることで補えるため，問題とはならないし，不織布はレンジフードの風力低下を生じさせない目的で通気性の良好なものが採用しているのであり，この程度の隙間で本件特許発明の目的に反するとはいえない。ウ被控訴人は，甲３９試験の問題点として，最初の一部分を伸ばせたとしても，次の部分を伸ばしたときに磁石が動いたり，不織布を保持できなかったりする場合があると主張する。しかし，消費者は磁石が動けば手で押さえたり，フィルター材をあらかじめ引っ張って伸ばし癖をつけたり，磁石を増やしたり，磁力の強いものにしたり，面ファスナーと併用したりして恣意的に仮固定を行うのが当然であるし，不織布はゴムではないので，作用する引張力がどのようなものであるのか予測がつく。
また，被控訴人は，甲３９試験のデータポイントについて，磁石や面ファスナが動いたり，外れたりしているなどと指摘する。しかし，本件特許発明は，従前，縦横ともに伸縮性のない非伸縮性の固いフィルター部材ばかりであっため，フィルターが寸法不足であっても引き伸ばして簡単に取り付けられるフィルターを開発したものである。本件の争点は，不織布の伸縮性であり，仮固定具の保持力ではなく，データポイントで不織布の伸びが現れている以上，磁石や面ファスナの保持力を問題視すべきではない。また，前記のとおり，磁石や面ファスナーは，商品の購入者が，本体のそれぞれの形状や材質により恣意的に決定するものである。レンジフードの種類は数万種類あり（甲４１），したがって，購入者が同梱された簡易固定具を使用するとは限らないし，レンジフード等の寸法により，使用する簡易固定具の個数や組み合わせも多数存在する。また，同梱されたものであっても，製品毎に磁力に差異があり，保持力は製品によっても貼り付け方によっても変わってくるものである。本件特許発明の仮固定具とは，例えば，磁石，面状ファスナ―，両面テープ，クリップ，ゴム紐等の組み合わせで仮固定が可能な部材で，当業者が通常想定可能な範囲のものと解すべきであり，「仮固定」とは，使用者が手で簡単に着脱できることであり，その取り付け手段は恣意的要素が存在する。被控訴人の後記乙１２６試験で磁石が動いたとされる写真をみても，すべての磁石が動いているわけではなく，伸び率は磁石が動いた後も上がっているから，「仮固定」ができていない状態であるなどとはいえない。
エ被控訴人の乙１１７試験は，不織布の一辺を磁石により固定し，他辺を鋼板で挟み込んで引っ張っており，レンジフード用フィルター部材の実際の使用態様と乖離しているから，恣意的であり，客観性・再現性がない。被控訴人が行った後記乙１２４試験においても，一辺全体を引っ張って取り付けることはしていないように，実際の取り付け方法は，前記アのとおりであり，掴み幅は手の幅が限度で，一辺全体を保持して引っ張ることは想定できない。引っ張りの際の不織布のつかみ幅が異なれば，仮固定部を含む不織布全体における力の加わり方は異なり，一辺全体を引っ張る方が伸びにくく，また，一辺全体を引っ張る場合の方が仮固定具に作用する力は大きいため（甲３９の１・２の試験と甲３９の３の試験の結果参照），乙１１７試験は，１点を引っ張る甲３４，３９試験に比べて不織布が伸びにくい恣意的な試験となっている。
また，乙１１７試験は，不織布の伸びを無視して仮固定が一つでも微動した時点をデータポイントにしていることからも，正確な伸び率とはいえない。オ構成要件Ｆのうち「一軸方向にのみ非伸縮性」を被控訴人製品が満たすことについては，甲３９の試験１及び試験２により立証される。すなわち，「非伸縮性」とは，まったく伸縮しないという意味ではなく，直交方向の伸び率と対比して伸び率が低いという意味での相対的な非伸縮であるところ，これらの試験結果によれば，被控訴人製品の仮固定の手段が磁石であっても，面ファスナであっても，一軸方向（横方向）の不織布の伸び率は，すべて１１０％以下であり，一軸方向とは直交する方向の不織布の伸び率は１２０％～１４０％の範囲に入っている。仮に被控訴人の後記乙１２６試験の結果を前提としても，本件特許の非伸縮性の目的は，汚れや風の流れによる垂れ下がりに耐え得ることを目的とするものであり，１１１～１１６％であっても一軸方向非伸縮性であることに変わりはない。なお，同じ試験機関で同じ試験を行ったにもかかわらず，甲３９試験と乙１２６試験の非伸縮性方向の数値が明らかに違うのは，被控訴人が被控訴人商品の特性を少しずつ変更していることの裏付けである。
(2)被控訴人


ア甲３９試験は，不織布の一辺の一部分しか伸ばしておらず，不織布の一辺全体を伸ばせる証拠とはいえない。本件特許発明は，通気口全体を覆うことを前提としたものであり，不織布全体が伸張しないと通気口を覆うことができないのであるから，乙１１７試験が適切である。実際の使用態様において，一辺の全ての部分を把持した状態で引っ張ることが想定されていないとしても，その方法は多数あり得るから，もっとも磁石に均等に力がかかるのが乙１１７試験の方法であるし，一辺全体を伸ばしても，細かく何か所かに分けて掴んで伸ばしても，最終的に磁石が外れるまでの不織布に作用する力はほぼ同じになるはずである。また，甲３９試験は，最大強度時（最大荷重時）の伸び率をデータポイントとしているが，被控訴人が甲３９試験と同一の機関，同一担当者に依頼し，甲３９試験と同じ環境で，最大強度時の伸び率を測定するとともに，同時点での磁石，面ファスナや不織布がどのような状態であるかを観察した試験（乙１２６。以下「乙１２６試験」という。）の結果によれば，最大強度時には磁石が動き始めていたり，不織布に亀裂・破断が生じたり，面ファスナが外れたりしていたから，同様の試験である甲３９試験のデータポイントも，既に仮固定が外れている状態であったといえ，「仮固定して使用したとき」の伸びを測定しているとはいえない。磁石が動き始めると，レンジフード通気口から脱落してしまうため，仮固定できなくなった状態である「磁石が動き始めた時点」の伸びを測定すべきである。控訴人は，簡易固定具の保持力は関係がない旨主張する。しかし，簡易固定具の保持力が変われば，不織布の伸び率も当然に変わるから，控訴人の主張は誤りである。数値限定の特許において恣意的な試験条件が許されるのであれば，およそすべての製品が数値の範囲内に入ってしまうのであり，特許権者の恣意的な試験は許されるべきではない。
甲３９試験とその追試である乙１２６試験で数値等の試験結果が異なる理由としては，磁石が動いた後や破断した後も引っ張る試験であるため，イレギュラーな要素が入り，再現性の低い試験であるということが考えられる。イ被控訴人が，公証人立合いの下，実際にレンジフードに被控訴人製品を磁石で仮固定した状態で，甲３４試験・甲３９試験のように一点ずつを引っ張った後，最終的に全体を伸ばした場合にどうなるかを確認する実験（乙１２４）を行った。その結果，いずれの製品も付属の磁石６個でも，さらに２個の磁石を用いて合計８個にしても，フィルターの下部の磁石と磁石の間が大きく湾曲して，隙間が生じてしまい，金属フィルター全体を完全には覆うことが出来なかった。ウ控訴人は，被控訴人製品の一軸方向（横方向）の不織布の伸び率は，すべて１１０％以下であることをもって「一軸方向にのみ非伸縮」（構成要件Ｆ）に該当すると主張する。しかし，そもそも控訴人は，不織布を構成する繊維自体が有する不可避な伸びがどの程度であるかも主張立証していないため，どの程度の伸びであれば「非伸縮」なのか自体が不明である。そうすると，伸びが１１０％以下であったとしても，「一軸方向にのみ非伸縮」であるかは不明であり，控訴人はこの点について立証ができていない。かえって，控訴人の主張を前提とするとしても，乙１２６試験によれば，被控訴人製品の横方向の伸びは，いずれも１１０％を超えている。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，被控訴人製品が，「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ものとは認められないから，控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１被控訴人製品の構成並びに構成要件Ｅ及びＧの充足性（争点１(1)，(2)及び(5)）について
被控訴人製品が，本件特許の構成要件Ｅ及びＧを充足すると認められることは，原判決の「事実及び理由」の第５の１に説示のとおりであるから，これを引用する。２構成要件Ｆ（争点１(3)〔被控訴人製品が，構成要件Ｆの「仮固定して使用したとき１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」構成を備えるかどうか〕）について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には，以下の記載がある（甲３，４，２０，２１）。ア「【０００３】【発明が解決しようとする課題】    ・・・排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので，取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり，所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず，長い場合には再度切断し直す必要があり，極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので，比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
イ「【０００４】【課題を解決するための手段】    ・・・ここで，一軸方向にのみ非伸縮性の不織布とは，特定の方向には伸びないが，他の方向，特に非伸縮性を有する方向と直交する方向には不織布自体が伸びる不織布をいう。【０００５】・・・角形の通気口の一方の幅ａにのみ長さを合わせて不織布を切断し，通気口の他方の幅ｂについては，概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に，フィルター部材となる不織布の所定の幅ａで切断した側の端部を，通気口の幅ａの部分に合わせて固定し，該不織布の反対側の端部を，幅ａの通気口の反対側の端部に固定する。この場合，概略長さで切断した不織布が幅ｂより短い場合には，不織布を少し引っ張って伸ばすことにより通気口全体を覆い，概略長さで切断した不織布が幅ｂより長い場合には，一旦不織布の端部を固定した後，そのはみ出し部分を切断する（なお，余剰部分を折り曲げてもよい）。」ウ「【発明の実施の形態】・・・【０００７】    図２に示すように，本発明の一実施の形態に係る通気口用フイルター部材は，難燃性処理が行われた合成樹脂繊維からなる不織布素材１０が使用されている。・・・この不織布素材１０は，図２において矢印Ａで示す幅方向には伸縮性がなく，矢印Ｂで示す長さ方向には約１２０～１４０％程度まで自由に伸びて縮む性質を有している。


【０００８】このような不織布の製造方法としては，比較的伸びにくいポリエステル等の繊維を一方向に並べて不織布とすることによって製造可能であるし，場合によっては自由方向に繊維が並んだ不織布に一方向に伸びにくい繊維を多数平行に入れて製造してもよいし，その他の周知の方法によって製造してもよい。【０００９】・・・縦横の内側の幅がａ×ｂであるレンジフード１１の通気口１２に装着する不織布１３を切り出す場合には，縦方向については幅ａの長さと同一か又は極めて近い長さｃで切断する。そして，横方向については，好ましくは通気口１２の幅ｂより少し短い長さｄで切断する。これによって，通気口１２を覆う不織布１３が切り出されるが，縦方向においては通気口１２の幅ａと略等しいので，通気口１２の幅ａの一方側の端部１４に一致させた状態で簡単に取っ手付き磁石１５によって固定できる。この状態で，不織布１３を通気口１２に向けて張り付けるが，不織布１３の幅ｄが通気口１２の幅ｂより短い場合には，不織布１３を横方向に引いて通気口１２の幅ｂにその端部を合わせた状態で取っ手付き磁石１５で固定する。」
エ「【００１１】    ・・・比較実験のために，Ａ，Ｂ何れの方向にも自由に伸びる不織布１６を使用し，その周囲を取っ手付き磁石１５で固定した状態でフィルター部材として使用したところ，時間の経過と共に油等の汚れが不織布１６に付着し，通気口１２の下方に垂れ下がることが確認された（略）。また，レンジフード１１のファンの風力が強い場合には，ファンによって内側に吹き寄せられる（略）。従って，自由に伸びる不織布１６の場合には，中央部分が上下に弛み易いという欠点が判明した。
【００１２】一方，直交する何れの方向にも伸びない不織布を使用して通気口１２を覆った場合には，・・・中弛みはしないが，所定の寸法に切断しないと通気口１２に収まらず，収まっても丁度に取付けることは難しく，特に，幅が短い場合には全く使用できないという欠点があった。」
オ「【００１３】    なお，不織布の周囲の固定は取っ手付き磁石１５によって固定したが，鉤状フックを有する面状ファスナー，クリップ等の簡易固定具で不織布の周囲を通気口に固定する場合であっても本発明は適用される。」
(2)本件特許発明の技術的意義
本件特許発明の課題は，従前フィルターに用いられてきた不織布が，平面方向に伸びないものであることを前提として，そのような不織布を切断して使用する場合に，切断した結果，通気口の幅に足りないと使用することができないというものであった（【０００３】）。
一方で，いずれの方向にも「自由に伸びる」不織布を使用した場合には，汚れの付着やファンによって内側に吹き寄せられることにより，不織布が伸びて中央部分が上下に弛み易いという欠点があった（【００１１】）。本件特許発明の技術的意義は，そのような欠点を踏まえつつ，上記課題を解決して，比較的簡便に取り付け可能な通気口フィルター部材を提供するため（【０００３】），不織布の構成を，一軸方向には非伸縮性であるが，当該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したときは，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮むというものとすることにより，不織布の長さが通気口の一辺の幅に足りない場合に，通気口を覆うことができるように不織布を引っ張って伸ばすことにより長さを調整できる性能を有する不織布を使用したことにあると認められる（特許請求の範囲，【０００４】，【０００５】，【０００７】）。(3)構成要件Ｆの「仮固定して使用したとき」の意義について本件特許発明は，「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ものである。このうち，「仮固定」については，本件明細書の【０００９】，【００１３】の記載からすれば，当業者は，「磁石，面状ファスナー」など，レンジフードの通気口に不織布をフィルターとして取り付ける際に通常想定される，簡単に取り外しができる固定具による固定であると解するものと認められる。そして，「仮固定して使用したとき，」とは，特許請求の範囲に使用について「通気口を不織布で直接覆って使用する」と特定されていること及びフィルターの使用態様についての本件明細書の記載（【０００５】，【０００９】）からすれば，通気口よりも短い幅で切断された不織布の一辺を，このような簡単に取り外しができる固定具で仮固定した状態で，反対側の端部を使用者が自らの手等で伸ばして，通気口全体を不織布で直接覆うことをいうと解するのが相当である。
(4)構成要件Ｆの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」の意義についてア前記(3)で判示したところによれば，「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」とは，前記(3)のような方法で不織布を通気口に仮固定して，通気口全体を覆うように伸ばしたときに，仮固定が維持できる状態で，１２０％から１４０％までの長さの範囲内のいずれかの長さまで自由に伸ばして，縮むことができる性能を有すること，すなわち，仮固定具が抗することができる範囲内，かつ，使用者の手等の力として想定できる範囲内の力（荷重）で，通気口全体を覆うことができるように，不織布が１２０％から１４０％までの長さの範囲内のいずれかの長さまで自由に伸ばして，縮むことができる性能を有することを意味すると解するのが相当である。


この点，被控訴人は，「１２０～１４０％」の意義について，自然長の２．２倍から２．４倍まで伸張するとの意味であると主張する。しかし，前記のとおり，本件明細書の段落【０００５】に，「概略長さで切断した不織布が，幅ｂよりも短い場合には，不織布を少し引っ張って伸ばす」との記載があることからすれば，１２０から１４０％の伸び率は，自然長の１．２倍から１．４倍まで伸張する趣旨と解するのが合理的であり，被控訴人の主張は採用することができない。イなお，本件特許発明は，「自由に伸びて縮む」ものである。不織布の長さを調整して通気口に取り付ける場合，不織布が伸びるだけで縮むことがないと，通気口に仮固定する時に伸ばしすぎて弛みが生じるなどした場合に，調整して通気口の幅に合わせることができず，「比較的簡便に取付けが可能」（【０００３】）という本件特許発明の目的を達することができない。また，前記(2)のとおり，いずれの方向にも「自由に伸びる」不織布を使用した場合には，不織布の伸びにより弛みが生じるという欠点が生じるところ，このような弛みが発生しないようにするためには，不織布は自由に伸びるだけではなく，縮むことができる性能を有することが必要である。本件特許発明の特許請求の範囲の「自由に伸びて縮（む）」とは，このような点を踏まえ，不織布は伸びるだけではなく所定の範囲内で「自由に縮む」ことができることを特定したものと解される。
(5)被控訴人製品の構成要件Ｆの充足性について前記(4)の解釈を前提として，被控訴人製品の構成要件Ｆの充足性について検討する。
ア甲９試験，甲１７試験，甲３０等試験，乙１２試験，乙７９試験について上記各試験の内容及び試験結果については，原判決の「事実及び理由」の第５の２(2)ア，イ，ウ，カ，キで認定されたとおりであるから，これを引用する。また，これらのうち，控訴人が構成要件Ｆの充足性の根拠として主張していた甲９試験，甲１７試験，甲３０等試験によっては，被控訴人製品が構成要件Ｆを充足するとは認められないことについては，原判決の「事実及び理由」の第５の２(3)オ（原判決５２頁３行目冒頭から１５行目末尾まで）説示のとおりであるから，これを引用する（控訴人も，当審においてはこれらの試験に基づく構成要件充足性の主張はしていない。）。
イ控訴人の行った甲３４試験及び甲３９試験について控訴人は，甲３４試験及び甲３９試験を，被控訴人製品が構成要件Ｆを充足することの根拠として主張する。これらの試験の内容は，以下のとおりである。
(ｱ)甲３４試験
甲３４試験は，控訴人の従業員が，被控訴人製品について，福岡県工業技術センター化学繊維研究所の機材によって試験を行った結果をまとめたものである。うち１種は，乙１１７試験で用いられたカラー鋼板と亜鉛鍍金鋼板についての磁石の引っ張り強度の対比試験であり，不織布の伸びに関する試験としては２種類あり，その内容及び結果は次のとおりである（甲３４）。
（試験１）
①縦４６０ｍｍ，横６００ｍｍの試験片寸法とする。②試験片の縦方向の一端を，亜鉛鍍金鋼板（未塗装）に，被控訴人製品イの付属磁石４個で固定する。
③試験片の縦方向の他端の中央に，幅３２ｍｍのダブルクリップを付け，そのクリップを引張速度毎分１００ｍｍにて，オートグラフ精密万能試験機で引っ張り，引張力（荷重）と不織布の伸び量（引張距離）の関係を測定する。④製品毎に上記荷重－ストロ－ク（伸び量）の関係を表示したグラフから，「データポイント」を定め，その時における伸び量を読み取り，縦４６０ｍｍの長さに対する伸び率を算定したものを，試験結果とする。なお，甲３４試験の試験報告書には，データポイントの定め方について「データポイントの判断は，不織布の繊維斑で引張力，磁石の保持力を考慮したポイントを最大荷重とし，その時のストロークを伸び寸法としています。」とのみ記載されている。同試験結果によれば，各製品について３回ずつ試験した縦方向の平均伸び率は，被控訴人製品イが１２０．６９％，被控訴人製品ロが１２１．７４％，被控訴人製品ハが１２５．８１％であった。
（試験２）
試験２は，被控訴人製品のフィルターを，１２０％伸ばした状態で鋼板に磁石で固定できるかどうかを判定するものである。ただし，同試験についての報告書（引張取付写真資料」と題する書面）は，控訴人の従業員が，被控訴人製品を１２０％以上伸ばす前の状態と，１２０％以上伸ばした状態で金属板に仮固定した状態とを撮影した写真等が添付されたものであり，伸ばした手順やその際に要した荷重についての記載はない。
(ｲ)甲３９試験
甲３９試験は，一般財団法人カケンテストセンターが，被控訴人製品について試験した結果をまとめたものであり，不織布の伸びに関する試験としては３種類あり，試験の内容及び結果は次のとおりである（甲３９の１ないし３〔各枝番含む。〕，弁論の全趣旨）。
①縦４６ｃｍ，横６０ｃｍの試験片とし，縦のつかみ間隔は４２ｃｍとする。②試験片の縦方向の一端を，製品同梱の磁石４個又は面ファスナ４個で金属板に固定する（各製品ごとに２通りの固定方法で試験）。③甲３４試験の上記③と同様の方法で，試験片の縦方向の他端中央部に付けたクリップを引っ張り，引張力（荷重）と不織布の伸びの関係を測定する（試験１，２）。
また，試験片の縦方向の他端も面ファスナ４個で金属板に固定した後，同金属板をチャックでつかんで引っ張り，引張力（荷重）と不織布の伸びの関係を測定する（試験３）。
④荷重－ストロークの関係を表示したグラフから，試験片が金属板より外れるまでの，最大強度（荷重）を「データポイント」とし，同時点の伸び率（％。試験片の伸び（ｃｍ）／つかみ間隔（ｃｍ）×１００）を算定したものを試験結果とする。
同試験１，２の結果によれば，各製品について３回ずつ試験した縦方向の平均伸び率は，以下のとおりであった（甲３９の１・２）。
磁石による固定      面ファスナによる固定
被控訴人製品イ   １２８．１％             １２５．１％被控訴人製品ロ   １２９．５％              １２７．１％被控訴人製品ハ   １２４．８％             １２３．２％また，試験３の結果によれば，各製品について３回ずつ試験した縦方向の平均伸び率は，被控訴人製品イが１１６．１％，被控訴人製品ロが１１４．２％，被控訴人製品ハが１１０．８％であった（甲３９の３）。


ウ被控訴人の行った乙１１７試験，乙１２６試験について被控訴人は，乙１１７試験が，被控訴人製品が構成要件Ｆを充足しないことの根拠となると主張する。また，甲３９試験についての反証として，乙１２６試験を提出する。これらの試験の内容は，以下のとおりである。
(ｱ)乙１１７試験
乙１１７試験は，株式会社エフシージー総合研究所が被控訴人製品の縦方向について行った２種類の伸び率に関する試験であり，その試験の内容及び結果は，次のとおりである（乙１１７，１１９，弁論の全趣旨）。
①縦４６０ｍｍ，横６００ｍｍ（ミシン目がある被控訴人製品ハについては，６００ｍｍ付近の切れ目の位置）の試験片寸法とする。②試験片の６００ｍｍの辺を固定端，移動端とし（伸び率の比較的高い方向である６００ｍｍの辺と直交方向に引っ張る），引っ張る有効長を３５０ｍｍとし，端から５５ｍｍ，及びそこからさらに３５０ｍｍの間隔で二本の直線でマーキング線を入れる。
③試験片の上端のマーキング線を，島津製作所製卓上試験機ＥＺ－Ｌの上側治具に，ネジで完全に固定する。
④（試験１）試験片の下側は，ＪＦＥ製カラー鋼板を治具とし，被控訴人製品同梱の磁石と面ファスナ（マジックテープ）で固定するものとし，磁石４個を使用する場合は，左右２個の磁石の中間に位置するように面ファスナを合計２枚貼り，磁石を２個使用する場合は，両端と中央に面ファスナを３枚貼る。この磁石及び面ファスナの取付け方法は，被控訴人製品の製品パッケージの取付け図面に基づいたものである。
（試験２）試験片の下側（縦方向の他端）も，金属板に完全にネジ止めして固定した後，同金属板をチャックでつかんで引っ張り，引張力（荷重）と不織布の伸び量の関係を測定する。
⑤試験１については，引張速度１００ｍｍ毎分で引っ張り，目視で磁石の状態を観察し続け，いずれかの磁石が動いた瞬間の引張試験機のストローク値を記録する。磁石が４個あるので見落とす可能性があるため，伸び量と張力のグラフから，直線性が変化する部分を抽出し，目視の値と比較して，小さいほうの値を磁石が動いた伸び量とする。
同試験結果によれば，各製品について３回ずつ試験した最大伸び率は，以下のとおりであった。
被控訴人製品     磁石４個     磁石２個
イ        １０９％     １０６％
ロ        １１１％     １０８％
ハ        １１２％     １０８％
試験２については，引張試験機の最大ストロークまで引っ張り，伸び量ごとの張力を測定するものであり，両端を仮固定ではなく，完全に固定して引っ張った場合には，被控訴人製品は，１２０％以上伸びたが，その際には，試験片の横方向に湾曲が生じた。
(ｲ)乙１２６試験
乙１２６試験は，一般財団法人カケンテストセンターが，被控訴人製品（被控訴人製品ハを除く。）について試験した結果をまとめたものであり，前記イ(ｲ)の甲３９試験①ないし③と同様の方法により，製品同梱のマグネット４個又は面ファスナ４個で固定して，引張試験を行ったものである（乙１２６の１・２）。同試験結果によれば，被控訴人製品について３回ずつ試験し，磁石又は面ファスナで固定した試験片が金属板より外れるまでの，最大強度（荷重）時の縦の伸び率（試料の伸び／つかみ間隔×１００）を算定した結果の平均値は，以下のとおりであった。
被控訴人製品     磁石４個        面ファスナ４個イ              １４３．２％      １２４．２％ロ              １３３．５％      １１６．５％ハ              １２１．０％      １１２．６％上記最大強度時の簡易固定具と試料の挙動を観察した結果は，磁石４個で固定した試験においては，被控訴人製品イについては，不織布の上クリップ部分の一部に亀裂が生じた後に，簡易固定具が金属板から完全に外れる直前又はゆっくり動いている状態，被控訴人製品ロについては，簡易固定具がゆっくり動いている状態，被控訴人製品ハについては，不織布が破断した状態又は不織布に亀裂が発生する状態であった（乙１２６の１，乙１２７の１）。また，面ファスナ４個で固定した試験においては，いずれの製品についても２個又は３個の面ファスナから不織布が外れた状態であった（乙１２６の２，乙１２７の２）。
エ上記イ及びウの認定を前提として，検討する。


(ｱ)本件特許発明は，「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ものであり，前記(4)アのとおり，同構成に該当するというためには，不織布が，通気口に仮固定して，通気口全体を覆うように伸ばしたときに，仮固定が維持できる状態で，１２０％から１４０％までの長さの範囲内のいずれかの長さまで自由に伸ばして，縮むことができる性能を有することが必要である。しかし，控訴人の行った甲３４試験及び甲３９試験は，いずれも試験片の縦方向の一端については，その全辺を仮固定具で固定しているものの，他方の辺については，その辺の中央部のみをダブルクリップで把持し，試験片を山形に引っ張っているものであり，同辺の両端部付近は伸ばしていないから，通気口全体を覆うことができるように試験片を伸ばしているものではない。そして，中央部だけではなく，同辺の両端部付近をも引っ張り，辺全体が通気口を覆うようにすれば，縦方向の他方の辺を保持している仮固定具に係る総合的な引張力が大きくなることは明らかであり，仮固定具が抗することができる範囲内の力で中央部のみを１２０～１４０％の範囲内の長さまで伸ばすことができるとしても，仮固定具が抗することができる範囲内の力で，通気口全体を覆うことができるように辺全体を１２０～１４０％の範囲まで伸ばせるとは限らないのであるから，甲３４試験及び甲３９試験は，被控訴人製品が，仮固定が維持できる状態で，通気口全体を覆うように１２０％ないし１４０％の範囲内の長さまで伸ばせることを証するものとはいえない。また，甲３４試験及び甲３９試験は，前記イ(ｱ)及び(ｲ)のとおり，製品毎の荷重－ストロ－ク（伸び量）の関係を表示したグラフから，「データポイント」を定め，同「データポイント」時の伸び量（ストローク値）に基づいて伸び率を算定したものであり，いずれも，原則として，グラフ上で荷重（Ｎ）が最大となった時点（控訴人の主張によれば，甲３４試験については，グラフが右下がりになり始めた時点）を，「データポイント」としている。しかし，前記ウ(ｲ)のとおり，被控訴人が同じ試験機関において行った同様の追加試験である乙１２６試験によれば，グラフ上での最大荷重時には，既に簡易固定具が動いていたり（乙１２７の１によれば，磁石で固定した試験については，一つの磁石が微動したというだけではなく，複数の磁石が当初の位置から相当程度動いていることが認められ，実際の使用状況を想定すれば，フィルターが取り付けられる通気口の枠部分は狭いことが通常であると考えられるから，仮固定具が動くような状況では，仮固定が維持できる状態に当たるとはいえない。また，磁石が動き始めた後に不織布がずれた部分までも，伸びとしてストローク値（伸び寸法）に含まれることになり，実際の不織布自身の伸びとは異なることになる〔乙１２８，１２９〕。），不織布に亀裂や破断が生じていたことからすれば，甲３４試験及び甲３９試験が，同各試験の平均伸び率まで，被控訴人製品の中央部を，仮固定が維持できる状態で，１２０～１４０％の範囲内の長さまで伸ばすことができることを証するものであるとも直ちにいえない。したがって，甲３４試験及び甲３９試験によっても，被控訴人製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを認めるには足りない。
なお，控訴人は，甲３４試験の試験２及び乙１１７試験の試験２によって，中央，右，左の順番で不織布の一辺全体を１２０％伸ばして取り付けることを証明できると主張する。しかし，甲３４試験の試験２の内容は，前記イ(ｱ)のとおり，控訴人の従業員が，被控訴人製品を１２０％以上伸ばした状態で金属板に仮固定した状態を撮影した写真等であり，どのような手順で伸ばしたのか，その際の荷重はどのようなものであったのかも立証されておらず，被控訴人製品の構成要件Ｆの充足性を証する証拠とはいえない。また，乙１１７の試験２も，前記ウ(ｱ)のとおり，試験片の両端を完全固定して引っ張ると，試験片が１２０％以上伸びたことを証するものではあるが，試験片を仮固定した場合に，仮固定が維持できる状態で，通気口全体を覆うように１２０％ないし１４０％の範囲内の長さまで伸ばせることを証するものとはいえない。
(ｲ)かえって，乙１１７試験の試験１は，実際に用いられる幅の不織布の一端を製品同梱の磁石等で仮固定して，他端全体を引っ張り，磁石がずれたときの伸びを測定するものであるから，不織布を通気口に仮固定して，通気口全体を覆うように伸ばしたときに，仮固定が維持できる状態で，１２０％ないし１４０％までの長さの範囲内のいずれかの長さまで自由に伸ばして縮むことができるかどうかを確認する上では，甲３４試験及び甲３９試験よりは適切な試験であるといえるところ，前記ウ(ｱ)のとおり，乙１１７試験の結果によれば，被控訴人製品については，仮固定が維持できる状態で，１２０％から１４０％までの範囲内の長さまで伸ばすことはできなかったものである。
以上によれば，本件全証拠によっても，被控訴人製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを認めることはできない。
オ控訴人の主張について


(ｱ)以上に対し，控訴人は，甲３４試験及び甲３９試験は，特許請求の範囲の記載を忠実に再現しており，不織布を固定した後にダブルクリップを引っ張ることが，本件特許発明の「仮固定して使用したとき」に相当する旨主張する。しかし，特許請求の範囲においても「通気口を不織布で直接覆って使用する」と特定されていること，不織布は，通気口全体を覆わなければフィルターとしての役割を果たし得ないところ，不織布の一か所を引っ張るだけでは通気口全体を覆うことはできないことからすれば，「仮固定して使用したとき」とは，前記(3)のとおりの意味と解するのが相当であり，控訴人の主張は採用することができない。(ｲ)また，控訴人は，①本件特許発明は，不織布の伸縮性についての発明であり，仮固定具の保持力は関係がない，②磁石や面ファスナー等の仮固定具は，商品の購入者が本体のそれぞれの形状や材質に応じて，また磁石が動いたり不織布が保持できなければそれに応じて，恣意的に決定するものであり，本件特許発明の構成要件Ｆを充足するかどうかは，製品同梱の磁石等を前提とすべきではない旨主張する。しかし，①については，本件特許発明の特許請求の範囲の「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮み」という記載は，特許請求の範囲を減縮する目的で，平成２４年１２月６日付け訂正審決により認められたものである（甲２１）。そして，特許請求の範囲で「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮み」という特定がされているのであるから，本件特許発明の不織布は，仮固定具が維持できる状態で，通気口全体を覆うように伸ばしたときに，１２０％から１４０％までの長さの範囲内のいずれかの長さまで伸びること，すなわち，仮固定具が抗することができる範囲内，かつ，使用者の手等の力として想定できる範囲内の力で，１２０～１４０％の範囲内のいずれかの長さまで伸びるものと特定されているのであり，どのような力によるものかにかかわらず１２０～１４０％伸びる不織布であることが発明の内容とされているものではない。そして，不織布が破断しない範囲では，仮固定具の保持力が強いほど不織布はより長く伸びることは明らかであるから，仮固定具の保持力が，本件特許発明の充足性と関係がないとはいえない。
②については，一般に，フィルターに同梱される磁石等の仮固定具の手段や，保持力の大きさ，種類は，製品の厚さや取付け方などに応じて製品毎に異なるもので，一律ではないものであり，前記前提事実のとおり，被控訴人製品イには，付属品として磁石６個と面ファスナ８個が同梱され，包装紙の使用上の注意にも，これらを使用して取り付けるよう記載され，その使用位置も例示されているのであるし，被控訴人製品ロ，ハの包装紙にも，被控訴人製品イの磁石を使用するよう記載されているのであるから，被控訴人製品の不織布は，いずれも，付属の磁石及び面ファスナによる使用を想定して製造，販売されたものであると認められる。控訴人は，商品の購入者は，付属の仮固定具を用いるとは限らないことを前提として，被控訴人製品の構成要件該当性を判断する上での仮固定具の保持力は限定する必要がない旨主張するが，前記のとおり，仮固定具の保持力が高い（大きい）場合には，不織布の伸び率も大きくなり，仮固定具の保持力が低い（小さい）場合には，不織布の伸び率も小さくなるのであるから，仮固定具の保持力を問題とせずに伸び率のみを検討することはできないし，控訴人が主張するような使用態様がされていることを証する証拠はないから，上記主張は採用することができない。本件特許発明の「仮固定」の手段が，磁石や面ファスナなどに限られず，それ以外のフィルターを取り付ける際に想定される簡易固定具であっても良く，磁石や面ファスナを仮固定の手段として用いていない製品であっても，本件特許発明の技術的範囲に入り得ることは控訴人の主張するとおりであるが，構成要件Ｆの「仮固定して使用したとき」とは，前記(3)のとおり，不織布をフィルターとして取り付ける際に通常想定される仮固定具による固定であるから，被疑侵害品が特定の仮固定具による使用を想定して販売されている場合には，被疑侵害品が本件特許発明の技術的範囲に入るかどうかは，当該想定される仮固定具で固定し，当該仮固定具が抗する力で通気口全体を覆うように伸ばしたときに，一定の範囲内の長さまで伸びるかどうかにより判断されるべきである。したがって，控訴人の主張は採用することができない。
(ｳ)さらに，控訴人は，乙１１７試験は，レンジフード用フィルター部材の実際の使用態様と乖離しており，引っ張りの際の不織布のつかみ幅（手の幅との違い）によって，仮固定部を含む不織布全体における力の加わり方は異なるから，不適切であると主張する。


平成３０年７月２０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官井上昌一朗平成３０年（ワ）第８２１４号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成３０年６月２２日
判        決
原        告          株式会社ルアンジュ
同訴訟代理人弁護士         松田純一
岩月泰頼
梅澤   隼
被        告         アマゾンジャパン合同会社同訴訟代理人弁護士         青   井   裕美子
渋谷洋平
廣瀬智彦
鈴   木   理沙子
主        文
１被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，原告が，被告が運用するインターネットのウェブサイト上に掲載された別紙発信者商品画像目録記載の各画像が原告の著作権（複製権又は翻案権及び公衆送信権）を侵害することは明らかであるなどと主張して，被告に対し，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）４条１項に基づき，別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実）
(1)ア原告は，バッグ，靴，アパレル等の輸入，企画，製造及び販売等を目的とする会社である。（甲１）
イ被告は，インターネット等を利用した電子商取引事業及び電子商取引サイトへの出品サービス業務等を目的とする会社である。
(2)別紙発信者商品画像目録記載１～３の発信者商品画像１～３（以下，これらを一括して「本件各発信者商品画像」という。）が，平成２９年７月１８日において，インターネットショッピングサイト「（省略）」（ＵＲＬ（省略））（以下「本件サイト」という。）の「Ａ」なる出品者のページに掲載されていた。本件各発信者商品画像が掲載された具体的なＵＲＬは，同目録記載１(2)「上記画像が掲載されていたＵＲＬ」欄に記載のとおりである。（甲６，８～１０）
(3)原告は，本件に先立ち，当裁判所に対し，被告を債務者として，本件各発信者商品画像等が本件サイトに掲載されたことに関し，発信者情報の開示を求める仮処分の申立てをした（当裁判所平成２９年（ヨ）第２２１６７号。以下「本件仮処分申立事件」という。）。（甲７）
３争点
(1)原告が別紙原告商品画像目録記載１～３の原告商品画像１～３（以下，これらを一括して「本件各原告商品画像」という。）の著作権者か否か(2)原告が被告に対して本件発信者情報の開示を求めることができるか否か
４争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（原告が本件各原告商品画像の著作権者か否か）について
（原告の主張）
ア原告は，自社ブランドである「Ｂ」のインターネットショッピングサイトにおいて，本件各原告商品画像を掲載している。本件各原告商品画像は，原告の販売する商品のブランドイメージを高めるような工夫が施されているから，写真の著作物に当たる。
イ原告は，Ｃ（以下「Ｃ」という。）との間で，平成２４年８月７日，原告が，Ｃに対し，原告製品及びウェブページ制作やカタログ制作に使用する写真の撮影並びに加工等の業務を委託料月額３０万円で委託する旨の業務委託契約（以下「本件業務委託契約１」という。甲１１）を締結した。しかし，本件業務委託契約１には成果物の権利帰属関係の定めがなかった。そこで，原告とＣは，平成２７年３月３０日，改めて，原告が，Ｃに対し，原告の商品，モデル撮影および撮影後の加工作業，撮影手配に対する業務を委託料月額６４万８０００円で委託する旨や，業務委託により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利が原告に帰属する旨の内容を含む業務委託契約（以下「本件業務委託契約２」という。甲１２）を締結した。本件業務委託契約２においては，Ｃにより既に作成された成果物の権利を原告に帰属させるため，委託開始時期を平成２５年６月１日まで遡らせている。
ウ本件各原告商品画像は，いずれもＣが撮影したものであり，原告商品画像１及び３の撮影日時は，それぞれ平成２８年６月１７日及び同年３月１８日であるから，これらの著作権は原告に帰属する。原告商品画像２の撮影日時は平成２５年４月２２日であるが，この著作権についてもＣから原告に譲渡された。
エしたがって，原告が，本件各原告商品画像の著作権者である。
（被告の主張）
本件各原告商品画像の著作物性は争う。
Ｃが本件各原告商品画像の著作者であることの立証は不十分である。また，原告商品画像２の撮影日は平成２５年４月２２日であり，本件業務委託契約２で委託の始期とされた平成２５年６月１日より前であるから，原告商品画像２の著作権は同契約により原告に移転していない。
(2)争点(2)（原告が被告に対して本件発信者情報の開示を求めることができるか否か）について
（原告の主張）
ア発信者商品画像１は，原告商品画像１の一部を切り取り，モデルの男性が左手に持っている小銭入れを発信者の商品に取り換えて，本件サイト上に有形的に再製したものである。同行為は，原告の複製権又は翻案権及び公衆送信権を侵害する。
発信者商品画像２及び３は，原告商品画像２及び３をそれぞれデッドコピーして本件サイトに掲載したものである。同各行為は，いずれも原告の複製権及び公衆送信権を侵害する。
イ原告は，上記著作権侵害の不法行為に基づき，本件各発信者商品画像を本件サイトに掲載した者（以下「本件発信者」という。）に対して損害賠償請求をするため，被告に本件発信者に係る発信者情報の開示を求めるものであるから，かかる開示を受けるべき正当な理由がある。
ウ被告は，プロバイダ責任制限法４条１項の開示関係役務提供者に当たる。
（被告の主張）
否認又は争う。本件サイトの管理運営主体は，被告ではなく，ＡｍａｚｏｎＳｅｒｖｉｃｅｓＬＬＣであり，被告は，同社の問合せ先にすぎない。
第３当裁判所の判断