(3)原判決１８頁２１行目末尾の次に改行の上，「大阪市が，本件市社協に対し，平成１５年７月２８日付け，平成１７年６月２０日付け及び平成１９年７月９日付けで本件区社協から補助参加人地域社協に送金された各５万円の引き当てとなる同各年度の本件事業補助金を支給した事実はない。このことは，各年度における本件事業補助金の支給決定の内容からも明らかである（乙１６ないし２２，２４）。したがって，上記各５万円は「その他の収入」と取り扱われるべきである。」を加える。
(4)原判決１８頁２５行目末尾の次に改行の上，「平成１５年７月２８日付け，平成１７年６月２０日付け及び平成１９年７月９日付けで本件区社協から補助参加人地域社協に送金された各５万円は，本件区社協の独自財源からの収入であり，大阪市から本件市社協へ交付された事業補助金ではない（丙２３）。したがって，上記各５万円は「その他の収入」に該当する。」を加える。
(5)原判決１９頁１６行目末尾の次に改行の上，「(ウ)    補助参加人地域社協の活動状況を精査したところ，配食数の水増しが行われている（利用料を支払った者の数よりも，実施報告書に記載されている配食数の方が多い）ことが判明した。その配食数は，平成１４年度から平成１９年度までの累計で８４２食（２１万０５００円分）である。さらに，ボランティアの食事については，「年間運営費」等で賄うべきであり，これを年間活動費（調理に要する経費）として配食数の対象とすることは許されず，上記数字にボランティアの配食数を加えた累計は３５５６食であって（補助参加人地域社協の実態は，ボランティアのための食事事業である。），補助参加人らは６９万４７５０円の返還義務を負う。」を加える。
(6)原判決１９頁１７行目末尾の次に改行の上，「(ア)    普通地方公共団体による補助金交付の具体的な方法については，法令上の規定はなく，交付者である普通地方公共団体の合理的な裁量によるべきであって，一審被告は，その裁量に基づき，本件要綱を策定し，本件事業補助金の交付を行っている。」を加える。
(7)原判決１９頁２５行目末尾の次に改行の上，次のとおり加える。「また，いかなる場合においても，大阪市は，余剰金の返還を求めないということではなく，本件事業の目的に反するような使途に供された場合には，交付決定を取り消して返還を求めるべきところ，大阪市は，平成２０年６月２日，本件市社協に対し，本件事業補助金の一部取消決定を行った上で，その返還を求めている。
(イ)本件事業補助金（活動費）の交付の基準となる配食数の範囲には，食事サービスの利用者である高齢者だけではなく，会食に参加するボランティアの配食数も含まれている。これは，本件事業が単に高齢者に対して食事を提供するといったものではなく，高齢者と地域社会との交流を深めることをも目的としていることによる（平成２２年６月１日改正の本件要綱には，ボランティアの配食数を含むことが旨明記された（乙３０））。」(8)原判決２２頁２１行目末尾の次に，「また，宛名の異なる領収書でもよいとすることは，領収書の使い回しによる二重三重の補助金取得を可能にすることから，これを許してはならない。更に，計算書をもって領収書に代替できるなどとすれば，補助金行政の適正など図れない。」を加える。(9)原判決２２頁２３行目の冒頭に項番「(ａ)」を加え，２３頁８行目末尾の次に改行の上，次のとおり加える。
「(ｂ)食事サービス事業を行う厨房等の整備費については，大阪市には，「大阪市地域福祉施設等整備費補助要綱」に基づく補助金制度があり（甲３７ないし４０），これには厳格な審査が必要である。厨房改修費については，補助参加人地域社協自身が本件補助金対象外であることを認めているにもかかわらず，一審被告は，本件要綱の明文に明らかに矛盾し，上記施設整備補助金の規制の潜脱を認めるような主張を展開し，補助参加人地域社協を擁護しており，明らかに合理性を欠く。」(10)原判決２３頁１２行目末尾の次に改行の上，「特に，本件区社協に対する手土産代は官官接待ともいうべきもので，その支出は違法である。また，撮影された写真が証拠提出されていない以上，写真代が本件事業に関連していると認定することはできない。Ｅの公共的な使用には使用料は発生しない（甲２２ないし２４）のであって，補助参加人Ｃ自身が作成した領収書によって，本件補助金の使用を認めてはならない。更に，補助参加人らが主張する６年分の光熱費も，本件補助金の返還を免れんがため主張にすぎず，現実には支出されていない。」を加える。
(11)原判決２４頁５行目末尾の次に「なお，本件市社協要綱は，あくまで，本件市社協が策定したものであり，大阪市の本件市社協に対する本件事業補助金の交付関係はあくまで本件要綱によるものであって，本件市社協要綱によるべき合理性はない。」，１０行目末尾の次に改行の上「平成２０年３月２８日付け（平成１９年度）及び同年４月１４日付け（平成２０年度）の「厨房改修費工事半額支払（Ｆ）」各８２万５０００円は，本件事業の目的（独居，ねたきり高齢者等を対象に食事サービスを行い，当該高齢者の健康増進と地域社会との交流を深めること）及び補助参加人地域社協の本件事業の実態（昭和５９年に本件事業を開始し，およそ３０年間，ボランティアの手作りによる食事サービスを提供しており，その配食数も平成１８年度，平成１９年度と年間３７００食を超えている。）に鑑みれば，本件事業の目的内の支出といえる。」を加える。
(12)原判決２４頁２０行目末尾の次に改行の上，「厨房改修費が本件補助金対象外であることは認めるが，他方，本件補助金の対象であることが明らかな「光熱費」（６年間で２１２万円）が原判決別表に掲記漏れであった。」を加える。
(13)原判決２７頁１７行目末尾の次に改行の上，「普通公共団体が補助金を交付するためには，本来的公益性の存在が大前提となるところ（地方自治法２３２条の２），事業補助金の交付によって実現すべき公益性は，単に食事を提供することではなく，独居，ねたきり高齢者等を対象に食事サービスを行い，当該高齢者の健康増進と地域社会との交流を深めることにある。また，事業補助金にかかる法律関係は，大量的反復的に発生するものであり，その返還請求権は，明らかに私法上の法律関係とは同視し得ないものであって，公法上の債権といえることから，上記地方自治法の適用を受ける。」を加える。


(14)原判決２７頁２４行目から２６行目までを次のとおり改める。「地方自治法２３６条１項による５年の短期消滅時効は，普通地方公共団体の権利義務を早期に確定させる必要があるなど，主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから，行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるところ（最高裁昭和５０年２月２５日第三小法廷判決・民集２９巻２号１４３頁参照），補助金に係る予算執行の適正化を図る目的で定められた条件に違反して補助金が使用されたことによって，普通地方公共団体が取得する不当利得記返還請求権又は損害賠償請求権に，５年の消滅時効を認めて権利義務を早期に確定させてしまうと，かえって，補助金に係る予算執行の適正化という行政目的に反する結果を招くことから，行政上の便宜を考慮する必要がなく，同各債権に地方自治法２３６条１項を適用すべきではない。本件事業の目的は不当なものとはいえないが，本件市社協や地域社協が行った事業の収支状況に対する大阪市の確認状況等は，目的達成に必要な経費の把握自体を行っていなかったといえるもので，その結果，目的との関係での補助金の必要性が確認されていなかった。必要最小限度（地方財政法４条１項）といえない補助金に公益性はない。」
第３当裁判所の判断
１一審被告の各控訴の適法性について
記録によれば，補助参加人らの一審甲事件原告らに対する控訴状提出と一審被告の一審原告らに対する控訴状の提出は，同じく平成２３年４月１１日ではあるものの，補助参加人らの各控訴の事件番号は大阪地方裁判所（行ヌ）第○号，一審被告の各控訴の事件番号は同第○号であって，それぞれ訴訟代理人は別であり，その時間的間隔は不明ではあるものの，一審被告の各控訴は，補助参加人らの控訴があった後にされたものであると認められる。そうすると，一審被告の各控訴のうち一審甲事件原告らに対する部分については，二重にされた控訴であって不適法である。
そして，一審被告の一審原告Ａらに対する各控訴については，記録によれば，当審における控訴の趣旨は必ずしも明らかでないが，一審被告は，原審において，乙事件の訴えについて，不適法却下を求め，原判決も，これを却下したもので，これらの経過に照らすと，控訴の利益を欠くものといわざるを得ず，不適法である。ただし，この点に関し，乙事件請求のうち，一審原告Ａらの訴えについてまでも却下した原判決の判断の不当性については，後記２(3)のとおりである。
２甲・乙事件訴えの適法性について
(1)一審被告は，大阪市は，本件地域社協に対し，直接補助金の返還請求等をすべき立場にはなく，これを行うことができないなどとして，一審原告らの甲事件請求及び乙事件請求は，いずれも不適法で却下されるべきであると主張する。
しかし，記録によれば，一審原告らの本件請求は，大阪市が補助参加人地域社協及び同Ｃに対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権という財産を有するのに，その管理を怠っていると主張して，一審被告に対し，怠る事実の相手方である補助参加人らに対して，上記各請求権を行使することを求める地方自治法２４２条の２第１項４号に基づく住民訴訟であると解され，その適法性に欠けるところは，見当たらない。一審被告の上記主張は，大阪市が上記の各請求権を有するかどうかの実体法上の問題であって，それについては後記３(1)のとおり，いずれも認められないと解されるが，むろん本案の問題である。一審被告の上記主張は，本案前の主張としては失当である。(2)乙事件のうち一審甲事件原告らによる訴えについては，記録上，その請求の趣旨と請求原因事実が，上記のとおり適法に係属する甲事件請求と重複しており，二重起訴であって，民訴法１４２条によって不適法であり，却下すべきである。
(3)乙事件のうち一審原告Ａらの請求については，記録上，その請求の趣旨と請求原因事実が甲事件請求と共通であり，甲事件と併合審理されたと認められるところ，地方自治法２４２条の２第４項が禁止しているのは，別訴をもって同一の請求をすることであって，先行する住民訴訟の係属中にこれに共同訴訟参加し，あるいは先行する住民訴訟と併合審理される場合まで禁止しているものとは解すべきでなく（最高裁昭和６３年２月２５日第一小法廷判決・民集４２巻２号１２０頁参照。なお，この事例は，別の住民が共同訴訟参加ができるのにあえて補助参加にとどめた事例である。），一審原告Ａらの乙事件請求も，前記認定のとおり監査請求もされ，他に適法要件に欠けるところはないから，むろん適法であると解すべきである。しかし，乙事件請求の関係でも，後記のとおり本案の請求は理由がないから，これを棄却すべきであり，そうすると，乙事件のうち一審原告Ａらの訴えを却下した原判決の判断は失当であるが，一審原告Ａらの関係でも，前記のとおり，一審被告の各控訴は不適法と解され，一審原告Ａらの各控訴があるだけであるので，一審原告Ａらに不利益に判断することができない。そこで，一審原告Ａらの乙事件請求の関係での控訴も棄却すべきである。
３本案の判断について
(1)当裁判所は，大阪市の①補助参加人地域社協に対する不当利得返還請求権及び②補助参加人Ｃに対する不法行為による損害賠償請求権は，いずれも認められず，したがって，③同地域社協に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律７８条の準用に基づく損害賠償請求権も認められないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
ア事実関係
前記前提事実と証拠（甲７，３２の１ないし９，乙３ないし１４，１６ないし２２，２８ないし３０，丙７ないし１５）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ア)本件事業の実施主体は，区社協及び地域社協であり，大阪市は，それらの事業主体へ本件事業に係る補助金を直接交付するのではなく，本件市社協に対して本件事業補助金を交付した。本件事業補助金の内容は，大きく，①本件事業のための経費と②本件市社協が区社協及び地域社協の指導育成を行うための経費に分かれており，前記①は，区社協に交付され，区社協から更にその区内の各地域社協へ交付されることが予定されていることから，その交付申請額は各地域社協ごとの内訳で計算された。


(イ)昭和５２年４月１日制定の本件市社協要綱（丙１４）には，本件事業は，本件市社協の承認した区社協及び地域社協が給食設備及びボランティアを確保して実施すること，本件事業の実施を希望する区社協及び地域社協は，本件市社協に対し（地域社協については区社協を通じて），関係書類を添えて本件事業設置申込書を提出して申し込み，本件市社協会長は，審査の上，承認・不承認を決定し，不適当な事情が生じた場合には上記承認を取り消すことができること，本件市社協会長が必要と認めた時は，本件事業の実施主体の代表者から事業の概要及び実績等の提出を求め，事業の内容について指導できる（事業主体が地域社協である場合には，区社協が指導する）ことが定められていた。なお，平成２０年４月１日改正後の本件市社協要綱（丙１５）には，本件市社協会長は，本件事業の実施及び運営について，必要な細目を定め，これに基づき，補助金交付申請書を審査し，交付を決定すること，不適当と認められる事情がある（あるいは，あると疑われる）場合には，申請の保留若しくは交付決定を行わない場合があること，交付後においては補助金の交付決定の全部又は一部を取消し，返還を求めることができると規定された。
(ウ)補助参加人地域社協は，毎年３月，本件区社協に対し，本件補助金交付申請書を提出していたが，同書には，活動費，運営費の内訳が記載されているのみで，添付資料は，事業実施計画書（会食実施予定，予定参加人数等が記載）と役員名簿のみであった。
補助参加人地域社協は，翌年４月，本件区社協に対し，本件事業の補助金精算書及び追加・戻入補助金申請書を提出していた。同書には，費目ごとに，本件補助金額と精算額が記載されていたが，精算金は，予定配食数と実際の配食数との差によって生じる活動費の額（場合によっては，５００食ごとに加算される配食加算金の額）のみであった。(エ)本件市社協は，各年度の終了後の毎年５月に，大阪市に対し，本件事業報告及び決算報告書を提出していた。決算報告としては，各費目ごとの金額が記載され，そのうち，区社協へ交付した金額については，区社協ごと，地域社協ごとの内訳金額が記載されていたが，活動費は，いずれも，２５０円に当該地域社協における配食数を乗じた金額とされており，運営費は，大部分が，当該地域社協における配食数を当てはめた場合に本件要綱によって算出される金額（２８万円，２４万円，２２万円，１８万円，１６万円，１２万円，１０万円，８万円，５万円，４万円）であった。配食加算金は，いずれも，当該地域社協における配食数を当てはめた場合に本件要綱によって算出される金額（５０００円の倍数）であった。給食設備費又は設備費は，大半が０円又は５万円とされていた。新規事業費は，大半が０円又は１５万円とされていた。事務費は，平成１４年度は，１つの地域社協を除く全ての地域社協について１万円とされており，平成１７年度は，<Ａ>区社協が，区域内の地域社協の数に１万円を乗じた金額に２万円を加えた金額を受け取り，地域社協が事務費を受け取らない区と，<Ｂ>区社協が２万円を受け取り，区域内の地域社協は１万円を受け取る区が存在し，本件区社協は<Ｂ>の方法を採っていた。
(オ)大阪市監査委員は，平成２０年５月７日付けで，平成１４年度以降の補助金に係る返還請求権の存在は認められるものの，一審被告がその行使を違法に怠っているとはいえないとして，甲事件監査請求（同年３月１２日付け）を棄却した。大阪市は，これを受けて，同年６月２日，本件市社協に対し，補助参加人地域社協における本件補助金の使用目的が交付趣旨に沿わないとの理由により，平成１４年度ないし平成１７年度に交付した本件事業補助金ついては，本件要綱（乙１の３）７条２項に基づき，平成１８年度及び平成１９年度については，本件規則１７条１項，本件要綱（乙１の２，１の１）１６条に基づき，平成１４年度から平成１９年度に交付した本件事業補助金の交付決定の一部取消決定を行い，合計２４８万６２６２円の返還を求めた。本件市社協は，同月３日，大阪市に対し，同額を返還した。
また，大阪市は，平成２０年６月１０日，本件市社協による平成２０年度の本件事業補助金の交付申請に対し，本件地域社協においては既に多額の剰余金が生じており事業運営に際して補助金の交付を要しないとの理由により，申請額から１０７万５５００円を減額した金額を，本件事業補助金として，本件市社協に交付した。
(カ)大阪市は，さらに，前記監査結果において，審査・チェック体制等の見直し及び補助金受領者に対する会計指導等を行うべきとの意見が付されていたことを受けて，平成２０年７月ないし９月，本件市社協及び区社協に対し，全ての事業主体である各地域社協へ実態調査を行うよう指示した。同調査は平成２１年１月まで延長され，同年３月ないし７月には再調査も実施された。この結果，合計３２箇所の地域社協で，配食数の誤り及び精算後の戻入手続の懈怠が判明し，各地域社協は，区社協へ精算した金員の返納を行った。大阪市は，平成２１年２月２３日及び８月６日に，本件市社協に対し，平成１５年度から平成１７年度までの分については本件要綱（乙１の３）７条２項に基づき，平成１８年度及び平成１９年度の分については本件規則１７条１項，本件要綱（乙１の２，１の１）１６条に基づき，上記各事業主体の本件事業について平成１５年度ないし平成１９年度に交付した本件事業補助金の交付決定の一部取消決定を行い，合計２０６４万２７００円の返還を求め，同年３月３０日及び同年８月６日，本件市社協は，同額を返還した。大阪市内部の前記調査結果報告には，「これまで，会計などの事務処理を行う地域のボランティアに対し，充分な説明や会計指導が徹底されていなかったことが大きな要因であると考えられる。」「平成２０年度から補助金交付要領を改正し，目的外の使用禁止，必要に応じ立入検査の実施，５年間の関係書類の整備などを明記し，適正執行に努めている。また，精算時には総事業費に基づく収支精算書及び金銭出納簿・参加者名簿の写しを各区社協へ提出することとした。」と記載された。そして，現に，本件要綱が変更がされ，平成２２年６月１日改正の本件要綱（乙３０）では，従前の各費目の定額は，同費目の上限額と改められ，精算書の様式も改定され，大阪市において内容を精査できるものとなった。


イ補助参加人地域社協の大阪市に対する不当利得返還債務の有無(ア)前記認定事実によれば，本件事業補助金は，大阪市が，本件市社協に対して交付する補助金であることが明らかであり，本件事業補助金の大部分は，本件市社協から区社協へ交付されることを予定されているものの，本件市社協は，本件事業を実施し得る区社協及び地域社協を審査の上で承認し，これらを指導しており，その承認の取消しを行うことができ，また，本件市社協から本件事業に係る補助金が交付された区社協は，各地域社協の申請に基づき，各地域社協に対して補助金を交付しており，当該区社協が取得する金額と更に各地域社協に交付する金額の割付は，各区社協ごとに異なっていたものである。そして，本件要綱における本件事業補助金交付の対象となる経費の金額の定め方は当時は定額であり，また，大阪市と本件市社協との間，本件区社協と補助参加人地域社協との間において，それぞれ，年度終了後に精算が実施されるものの，その内容は，予定配食数と実際の配食数との差によって生じる金額のみについて実施され，配食数に連動しない費目については，各地域社協が本件事業に関して支出した経費の具体額を積算し，その過不足を精算することは予定されていなかったというべきである。(イ)さらに，前記認定事実によれば，大阪市と本件市社協との間においては，大阪市は，平成１４年度ないし平成１９年度の本件事業補助金のうちの本件地域社協が目的外に使用したことを理由に，平成２０年６月２日，本件事業補助金の交付決定を一部取り消し，これに伴って，本件市社協から，２４８万６２６２円の返還を受け，また，大阪市全域の各事業主体の本件事業に関する本件事業補助金について，原審係属中の平成２１年２月２２日及び同年８月６日，本件事業補助金の交付決定の一部を取り消し，本件市社協から，合計２０６４万２７００円の返還を受けているが，上記の各取消決定以外に，大阪市が本件市社協に対する本件事業補助金の交付決定を取り消したことは，証拠上認められない。(ウ)また，平成１４年度ないし平成１９年度の本件事業に関する補助金の交付について，前記(イ)の大阪市の各取消決定以外の分について，本件市社協が，本件区社協との間で，本件市社協要綱に基づいて交付決定を取り消したことは，これを認めるに足りる証拠がなく，また，本件区社協と補助参加人地域社協との間で交付の決定が取り消されたことや，既に交付された本件補助金の交付の法律関係が解消されたことを窺わせる事実も，これを認めるに足りない。
(エ)そうすると，大阪市が前記のとおり本件事業補助金の交付決定を取り消した以外の関係では，本件市社協も，本件区社協も，そして，補助参加人地域社協も，いずれも，本件事業に関する補助金をそれぞれ受領するについて，それぞれ，法律上の原因（公法上の贈与契約）があるものといわざるを得ない。そして，このことは，補助参加人地域社協において，一審原告らが主張するような目的外の支出や保有があったとしても，それによって，左右されないと解すべきである。
そして，大阪市と本件市社協との間においては，本件規則１７条１項，本件要綱（乙１の２，１の１）１６条（平成１７年度以前は，本件要綱（乙１の３）７条２項）に基づき，大阪市による本件事業補助金の交付決定の一部取消しがされて初めて，大阪市の本件市社協に対する不当利得返還請求権が発生すると解されるのであって，この理は，本件市社協と本件区社協の関係及び本件区社協と補助参加人地域社協との関係においても同様であるというべきである。
(オ)このようにしてみてくると，補助参加人地域社協において一審原告らが主張するような目的外支出や保有があったとしても，それだけでは直ちに，補助参加人地域社協の本件補助金の領得がその法律上の原因を欠くものとは言えないというべきであり，補助参加人地域社協が，大阪市に対し，当然に不当利得返還債務を負うことにはならないというべきである。
ウ補助参加人Ｃの大阪市に対する不法行為による損害賠償債務の有無(ア)前記イで認定・判断したところによれば，補助参加人Ｃにおいて，一審原告らが主張するように，本件補助金の目的外使用や保有に代表者として関わったものとしても，それは，本件区社協との関係で，本件補助金の交付の法律関係（公法上の贈与契約）の解消の問題となるとしても，大阪市との関係で大阪市の権利又は法律上保護すべき利益を侵害して違法となることはないというべきである（民法７０９条参照）。そうすると，法人としての補助参加人地域社協も，その代表者である同Ｃも，大阪市に対して直接損害賠償義務を負担することにはならないというべきである。他にも，補助参加人らが，大阪市に対し，一審原告らが主張するような不法行為に基づく損害賠償義務を負うことを肯認し得る事情は認められない。
(イ)また，前記認定事実と前記ア冒頭掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，補助参加人地域社協は，毎年度終了後に，本件区社協に対し，本件事業の補助金精算書及び追加・戻入補助金申請書を提出し，同書には，費目ごとに，本件補助金額と精算額が記載されていたが，精算金があるのは，予定配食数と実際の配食数との差によって生じる活動費の額（場合によっては，５００食ごとに加算される配食加算金の額）のみであり，他の費目については，申請額と同額が記載されており，裏付資料の添付も要しないものであったこと，そのような報告方法は，本件市社協が大阪市に提出していた本件事業報告及び決算報告書の記載に照らし，他の地域社協においても同様であったこと，大阪市は，甲事件監査請求以前については，会計などの事務処理を行う地域のボランティアに対し，充分な説明や会計指導を徹底しなかったことを自認し，平成２０年以降，本件要綱を改定し，従前の各費目の定額は，当該費目の上限額とし，本件事業交付金は，本件事業に必要な金額に限ることが明記されたことが認められ，これらの事実によれば，補助参加人地域社協の代表者である同Ｃは，本件区社協からの本件補助金，利用者から徴収した利用料，その他の収入を一括管理し（前記前提事実），その中から，材料費及び備品等の購入代金を差し引くと，残金が生じた場合でも，同余剰金を，本件区社協に対して，精算しなければならないという認識を欠いていたものと認められる。


平成２４年１０月１１日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０３３８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月１９日
判                  決
原            告        メディ   キット   株式会   社
訴訟代理人弁護士        田中成   志
同                      山田    徹同                      森              修一郎
被            告        Ｙ
訴訟代理人弁護士        片山英   二
同                      本多広   和同                      中村    閑同        弁理士        日野真   美同                      黒川    恵同                      杉山共   永
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８００２３０号事件について平成２３年９月１５日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許第２６４７１３２号（請求項の数は４）の特許権者である。本件特許は，昭和６３年４月２８日に出願され（特願昭６３－１０７３８２号。以下「本件特許出願」という。），平成９年５月９日に設定登録された。被告は，平成２２年２月２２日，本件特許の明細書を訂正する訂正審判（訂正２０１０－３９００１７号）を請求し，同年６月１日，当該訂正を認容する審決がされ，同月１０日に確定した（以下，同訂正に係る明細書を「本件特許明細書」といい，本件特許に係る図面（以下「本件特許図面」という。）と併せて，「本件特許明細書等」という。）。
原告は，平成２２年１２月１４日付けで本件特許の請求項１に係る発明の特許につき無効審判を請求した。特許庁は，同請求を無効２０１０－８００２３０号事件として審理した上，平成２３年９月１５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同月２６日，原告に審決謄本が送達された。
２訂正２０１０－３９００１７号審決により訂正された特許請求の範囲【請求
項１】の記載
「近い端及び遠い端を有する中空のハンドルと，
該ハンドル内に配置されたニードルハブと，
鋭い自由端と，前記ニードルハブに連結された固着端とを有し，カニューレを患
者の定位置に案内し運ぶためのニードルと，
前記ニードルハブを前記中空なハンドルの近い端に向かって付勢する付勢手段
と，
前記ニードルハブから独立して移動可能であり，前記ニードルハブを前記付勢手段の力に抗して一時的に前記中空のハンドルの遠い端に隣接して保持するラッチであって，前記ニードルの長さよりも短い振幅で手動により駆動され，前記ニードル
の移動距離よりも短い距離のみ移動するラッチと，
から成ることを特徴とする，カニューレ挿入のための安全装置。」（以下「本件特許発明」といい，その特許を「本件特許」という。）
３審決の理由
別添審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。(1)本件特許発明は，甲１に記載の発明（以下「甲１発明」という。）及び甲２～６，１０，１３～１５，１６～１８，２０～２５，２９，４８～６２に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものではなく，同法１２３条１項２号に該当しない。
(2)本件審決が認定した甲１発明，本件特許発明と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲１発明
「近い端及び遠い端を有する中空のさや６と，
さや６内に配置されたハウジング４と，
鋭い自由端と，ハウジング４の遠い端で当該ハウジング４に支持される，前記鋭
い自由端と反対の端部とを有する針５と，
ハウジング４を一時的に中空のさや６の遠い端に隣接して保持する接着等による
固着手段と，
から成る皮下注射針等の安全装置。」
イ一致点
「近い端及び遠い端を有する中空のハンドルと，
該ハンドル内に配置されたニードルハブと，
鋭い自由端と，前記ニードルハブに連結された固着端とを有するニードルと，ニードルハブを一時的に中空のハンドルの遠い端に隣接して保持する一時的保持
手段と，
から成る安全装置。」   相違点
＜相違点１＞
本件特許発明は，「ニードルハブを中空なハンドルの近い端に向かって付勢する付勢手段」を有しているのに対し，甲１発明は，上記「付勢手段」に当たるものを有していない点。
＜相違点２＞
本件特許発明は，一時的保持手段として，「ニードルハブから独立して移動可能であり，ニードルハブを付勢手段の力に抗して一時的に中空のハンドルの遠い端に隣接して保持するラッチであって，ニードルの長さよりも短い振幅で手動により駆動され，ニードルの移動距離よりも短い距離のみ移動するラッチ」を有しているのにし，甲１発明は，一時的保持手段である「固着手段」は，接着等によるものであり，上記「ラッチ」のような構成ではない点。
＜相違点３＞
本件特許発明は，「カニューレを患者の定位置に案内し運ぶためのニードル」を有しているのに対し，甲１発明は，単なる「ニードル」にすぎない点。
＜相違点４＞
本件特許発明は「カニューレ挿入のための安全装置」であるのに対し，甲１発明は「安全装置」である点。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
本件審決は，周知技術の認定を誤り（取消事由１），相違点１，２についての周知技術適用の判断を誤った（取消事由２）ものであり，本件審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。
(1)周知技術の認定の誤り（取消事由１）


ア本件審決は，甲１０から「ナイフの技術」に関する周知技術として「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている刃を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，刃先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」（以下「周知技術Ⅰ」という。）を，甲２３～２５から「筆記具の技術」に関する周知技術として「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めているペン先を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，ペン先先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」（以下「周知技術Ⅱ」という。）を，甲２，２２から「注射器の技術」に関する周知技術として「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている針を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，針先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」（以下「周知技術Ⅲ」という。）を認定し，これらの周知技術から，少なくともナイフ，筆記具及び注射器を含む種々の技術分野において，「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めているものを，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，その一時的に止めているものの先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」（以下「一般的周知技術」という。）自体は，本件特許出願前に周知であったと認定したが，それぞれ技術分野が異なるので，同じ注射器の技術分野に属する甲２，２２をみると，その課題には，甲１の使用後の皮下注射針により，臨床オペレータなどの医療関係者が誤って傷つき，病気が媒介されたり生物学的中毒が引き起こされたりすることを防ぐことまでもが含まれているとはいえないので，甲１発明に適用する動機づけがないとして，甲１発明に一般的周知技術を適用して相違点１，２の構成とすることの容易想到性を否定した。
イしかし，ナイフの技術分野に関する周知技術Ⅰと，筆記具の技術分野に関する周知技術Ⅱは，ナイフの刃先とペンの尖った先端部との危険性の程度は異なることはあるかもしれないが，いずれも「尖って危険な先端部」を使用時以外（使用後）に，バネの力により，筒や管に収納するものである点で，その構成，課題，作用効果は全く共通のものである。そして，注射器の分野における周知技術Ⅲは，使用時には注射針（尖って危険な先端部）が突出した状態で使用し，使用後は，ラッチを押して，注射針（尖って危険な先端部）をバネの力により筒や管に収納することであり，多数の注射器の分野における証拠にあるように，「尖って危険な先端部」を使用者が誤って刺してしまわないようにするという構成，機能，作用効果である。このように，審決の認定した周知技術Ⅰ～Ⅲを前提とすれば，技術分野を問わず，「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」（以下「原告主張周知技術」という。）が周知技術であったと認定すべきである。
したがって，審決の周知技術の認定は誤りである。
(2)相違点１，２についての周知技術適用の判断の誤り（取消事由２）ア本件審決は，上記(1)アに述べたように，周知技術Ⅰ～Ⅲを個別に甲１発明に適用できるかを検討し，甲１発明に適用する動機がないとして，相違点１，２の容易想到性を否定した。
イしかし，前記(1)イのとおり，技術分野を問わず，原告主張周知技術が認められるのであるから，これを甲１発明に適用することの容易性を判断すべきである。原告主張周知技術の課題は，使用時に鋭利な先端部を突出した状態で器具を使用し，使用後は，使用者及び他人を鋭利な先端部で傷つけないように，速やかに先端部を筒等の内部に収容するというものである。そして，この課題は，注射器の分野でみれば，甲１発明の目的（課題）と全く同一であり，甲１発明に適用する動機が存在する。
また，甲１発明には，「使用後，直ちに針をさやでより容易に包む」という作用，機能があり，この作用，機能は，原告主張周知技術の作用，機能と共通する。ウ注射器の分野においては，本件特許出願当時において，医療従事者の注射器使用業務における針刺し事故が大きな問題となっており，それに対する対策をとらなければならないことが誰もが承知している基本的な常識であった（甲６８～７３）。さらに，甲６４の少年漫画「ビッグＸ」にあるように，使用時に針を突出させ，使用後には筒あるいは管内部に針を収納するという構成は，当業者であるか否かを問わず，日常的なごく当たり前の構成であり，ペンであれ，ナイフであれ，注射器であれ，鋭利な先端部を器具の使用後に筒や管に収納することは，ある意味当然のことであって，誰でもが行うことであり，特定の技術分野に限定される目的（課題）ではない。
エ以上のとおり，甲１発明と原告主張周知技術は，課題を共通にし，作用効果も共通しているのであるから，甲１発明に原告主張周知技術を適用して，相違点１，２の構成とすることは，当業者にとって容易想到というべきである。したがって，審決の相違点１，２についての判断は，誤りである。
２被告の反論
原告主張の取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がない。(1)周知技術の認定の誤り（取消事由１）に対してア原告の提出する付勢手段やラッチに関する証拠はナイフ，筆記具及び注射器に関するものに限られており，それら以外の分野においてそのような構成が周知であったとすべき証拠は提出されていない。さらに，３つの周知技術はそれぞれ全く別の技術分野において，全く異なる課題を解決するための技術である。それにもかかわらず，周知技術Ⅰ～Ⅲについて，本件特許発明に即して抽象化を行い，技術分野を問わず周知技術を認定すべきとする原告の主張は，周知技術の技術分野を無視すべきとの主張に等しく，失当である。
イ周知技術Ⅱ，Ⅲについて，「ペン先」，「針」を「尖って危険な先端部」と抽象化することは妥当ではない。そして，周知技術Ⅰ～Ⅲは，それぞれに技術分野が異なり，解決する課題も全く異なっており，これらバラバラの技術を結び付けるのは，本件特許発明に基づく事後分析的思考以外にあり得ない。(2)相違点１，２についての周知技術適用の判断の誤り（取消事由２）に対してア特許発明の特徴点（主たる引用発明と相違する構成）は，特許発明が目的とした課題を解決するためのものであるから，容易想到性を客観的に判断するためには，特許発明の特徴点を的確に判断すること，すなわち，特許発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の判断の過程においては，事後分析的な思考方法，主観的な思考方法及び論理的でない思考方法が排除されなければならないが，そのためには，特許発明が目的とする「課題」の把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。


そもそも，筆記具や注射器についての周知技術Ⅱ，Ⅲについては，ペン先や針が「尖って危険な先端部」であると認識されていたとの証拠はなく，単に原告がそう述べるにすぎないものである。原告の主張は，周知技術Ⅱ，Ⅲの本来の課題を，自らに都合のよい課題に変更するものにほかならない。
イ甲１発明は，使用後の皮下注射針で医療関係者が誤って傷つき感染することを防ぐという課題を解決するものである。
他方，ナイフについての周知技術Ⅰは，刃により人体等を傷つけるのを防ぐこと，筆記具についての周知技術Ⅱは，ペン先から漏れるインクにより衣服等を汚すのを防止すること，注射器についての周知技術Ⅲは，１人の操作者によってバイオプシーを可能にするという課題を解決するものであり，これらを総合した原告主張周知技術において，使用後の皮下注射針で医療関係者が誤って傷つき感染することを防ぐという課題は存在しない。
したがって，原告主張周知技術には，甲１発明と共通の課題がないのであるから，これを甲１発明に適用すべき動機づけはなく，甲１発明において，原告主張周知技術を適用し，相違点１，２における本件特許発明の構成とすることが当業者にとって容易であるとはいえない。
第４当裁判所の判断
１周知技術の認定の誤り（取消事由１）について
(1)原告は，周知技術Ⅰ～Ⅲを前提とすれば，技術分野を問わず「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」（原告主張周知技術）が周知技術であったと認定すべきであると主張する。しかしながら，原告主張周知技術を周知技術として認定することはできない。その理由は以下のとおりである。
(2)ア周知技術Ⅰについて
(ｱ)甲１０（米国特許第４３３７５７６号明細書）には，以下の記載がある（図面は別紙参照）。
「［発明の要旨］
本発明は，ブレード引込式であって，筒状のツールサポートが内部に配置され作動及び非作動位置間を内部摺動する筒状のバレル部材を有するバレル形のナイフを提供する。バレル部材及びサポート部材間で脱離自在なラッチ手段が協働して，サポート部材を前記作動位置に脱離可能にロックする。前記バレル部材内に配置されたブレードアセンブリが前記サポート部材の一端部と係合して，共に，前記非作動位置へ移動し，そこでは前記ブレードアセンブリが前記バレル部材の一端部から内方に引き込まれ，また前記作動位置へ移動し，そこでは前記ブレードアセンブリの一部が前記バレル部材の一端部から外方に延出する。」（訳文１頁２４行～２頁２行）
「［図面の簡単な説明］
図１は本発明のナイフのブレードアセンブリが引込若しくは非作動位置にある状
態での側面図；
図２は，図１の２－２線に沿ったナイフの拡大軸方向断面図；図３は，全て図１のナイフにその一部として含まれる前端部材，バネ部材，ブレードアセンブリ，及びサポート部材の一端部の拡大展開斜視図；図４は，図３のブレードアセンブリの拡大側面図；そして図５は，図４の５－５線に沿った断面図である。」（同２頁１１行～１８行）
「［発明の詳細な説明］
図面の図１を参照するに，本発明は，全体を１０で表すナイフが引込式ブレードを備える。」（同２頁１９行～２１行）
「このボタン４４を押圧し前記膨大部４５を移動させてサポート部材１２との係合から離すと，前記ブレードアセンブリ２１は，バネ３６の作用により，その非作動位置への戻りが許容される。従って，ブレードアセンブリ２１の非作動位置からその作動位置への移動及び復帰が容易に達成される。」（同４頁４行～７行）(ｲ)上記記載によれば，甲１０から，本件審決認定の周知技術Ⅰ「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている刃を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，刃先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」を認定することができる。
しかしながら，上記記載及び図面からすると，甲１０のナイフは，刃先端部だけではなく，刃体全体を収納するものである。すなわち，甲１０から認定できる周知技術Ⅰは，ナイフの技術分野における技術であるところ，ナイフの場合，刃体の先端だけが危険なのではなく，刃体全体が危険であるので，かかる危険性を排除するために，刃先端部だけではなく刃体全体を筒や管に収納するとしたものであるとみるのが自然であり，ナイフにおいてこそ用いられる技術であって，刃体全体の危険性を度外視して，「尖って危険な先端部」のみに着目し，かかる先端部によって生じる危険を避けることができるという抽象的に独立した技術を把握することはできない。このことは甲５（「ナイフ，くし等のとび出し機構」の発明に係る特開昭５０－２７２００号公報），甲６（「とび出しナイフ」の考案に係る実願昭５５－１５３５１号（実開昭５６－１１６９６１号公報）のマイクロフィルム）を参照しても同様である。
よって，周知技術Ⅰから，「……「尖って危険な先端部」を，……筒や管に収納する技術」という特定の技術の存在を認めることはできず，そのような技術が存在しない以上，原告主張周知技術を認定することはできない。
イ周知技術Ⅱについて
(ｱ)甲２３（米国特許第２４２７０６９号明細書）甲２３には，以下の記載がある。
「ボールペンにおいて，万年筆に通常設けられている取り外し可能なキャップを施すことが望ましく，ふさわしい。しかし，少なくともポケット用モデルに関しては，ペン先をホルダーの中へ引っ込めるようにすることが実際上必要である。なぜなら，常にボール先にインクの塊があり，ペンをポケットに入れる前にボール先を引っ込めないと，インクの塊で衣類が汚れてしまうからである。」（１欄）「ポケットクリップ１６を単純に中に押し込むことにより，ラッチが外され，また，ライティング・ポイントが引き込みのために自由になる。これにより，プランジャーとともに，ボール・カートリッジのピン１９は，スプリング２２により，後方に移動する。」（４欄）
「ユニット６を引き込むためにラッチ留めを外すバー１８に，例えばセパレイト・ボタンのような適した方法を採用することもできる。」（同）(ｲ)甲２４（米国特許第２９８８０５５号明細書）甲２４には，以下の記載がある。
「また，このように配置されたポケットクリップを設けることにより，ペン先がとび出したままの状態で筆記具をポケットに固定できないことをさらに確実にする。」
（１欄）
「ライティング・ユニット１０３は，前側バレル部１０１から後側バレル部１０２内に設けられ，参照符号１０５で全体が示されるラッチ機構へと延びている。」（２欄）


「例えば，ガイド１０６を用いて組立ると，作動部材１１０は，横の開放部１１１に対して配置されており，それを通して内側のくぼみに接触できる，また，作動部材１１０は，できれば，横の胴の開放部１１１を通ってポケットクリップ部材１１２と一体化して，オペレイティング・ポジションの位置にある。ライティング・ユニットが引き込まれた場合が図１にある。ライティング・ユニット１０３が突出した場合が図２である。横の胴の開放部１１１で内側に外され，インオペレイティブポジションにある。」（３欄）
「そして，作動部材が外側に移動すると，バネ１０４による後方への付勢力に基づいて，ライティング・ユニット１０３が引き込まれる。」（３欄～４欄）(ｳ)甲２５（米国特許第３０３９４３６号明細書）甲２５には，以下の記載がある。
「本発明は引込められる筆記具に関するものであり，その主要な目的は，ペンを閉じた状態ではインク漏れに対する安全性を高め，かつ作動状態ではインクの供給を確実にすることである。」（１欄）
「最初に説明する具体例において，ペンボディ１０には，スライド可能であり，スプリング１２の付勢力により収納位置に保持されるキャリヤボディ１１が内蔵されている。」（２欄）
「万年筆の引き込み機構の操作レバーは，クリップ４４内部の４３を支点としてしいるヒンジレバー４２から構成される。同部材のフィンガーピース４５は，圧縮バネ４６に押され，プッシュボタン３７に差し込まれたチェックリング４７に抗している（図２）。該フィンガーピースが該リングの後部に係合し，スプリング１２による付勢力に抗してライティング機構を保持する。」（３欄）。(ｴ)上記(ｱ)～(ｳ)の記載によれば，甲２３～２５から，本件審決認定の周知技術Ⅱ「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めているペン先を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，ペン先先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」を認定することができる。しかしながら，周知技術Ⅱは，ボールペンや万年筆等の筆記具の技術分野における技術であるところ，ボールペンや万年筆等の筆記具の場合，ペン先先端部をバネの力により筒や管に収納する意義は，使用後にインクが漏れて衣服等を汚すことがないようにするためのものであり，そのことは，上記のとおり甲２３～２５自体に記載されている。もっとも，ペン先先端部は尖っているから，人に向けて動かせば危険であるといえなくもないが，周知技術Ⅱは，かかる危険性を排除するために用いられるものではないから，「尖って危険な先端部」に着目し，かかる先端部によって生じる危険を避けることができる一般的な独立した技術として抽象的に把握することはできない。このことは，甲２９（昭和５１年度グッドデザイン賞受賞の三菱鉛筆株式会社製ボールペン「ボクシーＢＸ－１００」の写真）を参照しても同様である。
よって，周知技術Ⅱから，「……「尖って危険な先端部」を，……筒や管に収納する技術」という特定の技術の存在を認めることはできず，そのような技術が存在しない以上，原告主張周知技術としても認定することもできない。
ウ周知技術Ⅲについて
(ｱ)甲２（特開昭５９－６９０８０号公報）
ａ甲２には，以下の記載がある（図面は別紙参照）。「（１）可動コアを具えるか具えない皮下注射針を使用する，自動プランジャ復帰式の注射器にして，注射器本体（１）を，注射器前端（４）で一体化された２個の同軸的な円筒素子（２，３）で構成するともに，該本体（１）を上記前端（４）から，上記円筒素子（２，３）の前方に同軸線に設けられた中空の円錐台状の座部（５）まで延設し，両円筒素子（２，３）間の環状室（８）の一端を前記前端（４）で閉鎖し他端は開放し，円筒素子（３）の中心部に，両端が開放され前端が前記座部（５）に連通する円錐台部分（１０）を終端とする円筒状空洞（９）を形成し，前記注射器本体（１）の内部に，２個の同軸的な円筒（１４，１５）からなる軸線方向に移動可能なプランジャ（１３）を収納し，これら円筒（１４，１５）のうちの外方円筒（１４）を前端で開放し，後端で環状部（１７）により閉鎖し，内方円筒（１５）を前端で閉鎖し，後端で上記環状部（１７）を経て円板部即ちボタン（１８）まで延設し，これら外筒（１４）と内筒（１５）の間の第２環状室（１６）の後端を前記環状部（１７）で閉鎖し，更に，上記内筒（１５）の前端で，皮下注射針（７）の可動コア（６）のための固定点を画定し，上記可動コア（６）の基部を，外側面がアンダカット状で，前記円筒状空間（９）内を，それと協働して気密，液密のシールを構成しつつ摺動するパッキン（２０）内に収納したことを特徴とする注射器。」
（特許請求の範囲(1)）
「（３）プランジャ（１３）の外方円筒（１４）の前端の前方にスプリング（２１）を配設し，プランジャ（１３）が注射器本体（１）内に押込まれると，上記スプリングが環状室（８）内で圧縮されるように構成したことを特徴とする特許請求の範囲第１項に記載の注射器。」（同(3)）
「本発明は，自動プランジャ復帰式のバイオプシー用の注射器，即ち，後の分析のために，患者の身体から組織や体液のサンプルを抽出する皮下注射器に関する。」（２頁左上欄９行～１２行）
「従来，通常の皮下注射針を装着してバイオプシーに使用される通常の皮下注射器，或は移動コア等の装置を設けられた皮下注射器が知られている。バイオプシーは……２段階で行われる。即ち，皮下注射器に適切に装着された針を，分析のためのサンプルを必要とする組織に刺す第１段階と，この組織から微細な粒子或は液滴を吸込む第２段階の２段階である。この操作には，一方の手で針及び注射器を確実に保持し，他方の手で注射器の可動部品，つまりプランジャを引出すことにより，分析用の前記組織または体液が針から吸込まれるための負圧を生じさせることが要求される。」（２頁左上欄１３行～右上欄５行）「以上のことから理解されるように，針の挿入時のみならず，分析用の組織のサンプルを吸引する際にも一方の手のみで安全に操作でき，可動コアの存在の如何に拘わらず，通常の皮下注射針を利用できるような皮下注射器に対する技術的な問題の解決が待たれている。


本発明は，上記した技術的問題を解決するために，可動コアの存在に拘らず，通常の皮下注射針を装着できる，適宜のプラスチック，ガラス，或は金属からなる注射器を採用し，この注射器の本体を，環状空洞部に包囲された円筒形の中心空洞部を設けられた円筒形とし，この中心空洞部にプランジャを気密，液密に設けて摺動可能とし，該プランジャを，２個の同軸的な円筒体で構成するとともに，プランジャの一端にシールを設け，これら両円筒体の内部に，針内に異物が侵入するのを防止する皮下注射針の可動コアを収納したものである。
本発明によれば，以下の利点が得られる。
①針の挿入時，及び分析用の組織のサンプルの吸入時のいずれにおいても，一方の手のみで注射器を操作できる。
②吸入段階では，注射器・プランジャが自動的に動作する。③針の挿入部近傍の組織を安定な姿勢に維持することを必要とするようなバイオプシーにおいても，他人の手を借りる必要がない。」（２頁右上欄１９行～右下欄５行）
「図面において，１は注射器本体を示し，この注射器本体１は，２個の同軸的な円筒素子２，３で構成されている。これら円筒素子２，３は，注射器本体１の前端４で結合されて一体的な肩部となり，この肩部が前方に延ばされ，両素子２，３と同軸的な円錐台状の座部５とされている。６は，この座部５内を摺動させられる皮下注射針の可動コアを示す。７は通常の皮下注射針で，上記座部５に装着される。」（２頁右下欄８行～１６行）
「外方の円筒素子２の前記前端４から最も遠い端部は，２個の弾性変形が可能な，つまり可撓性を有する突起１１に接続し，これら各突起１１には戻り止め１２が設けられている。」（３頁左上欄１行～５行）
「皮下注射針７の可動コア６は，プランジャ１３の内筒１５の前端に取付けられている。同コア６の基部は，外側面がアンダカット状のパッキン２０に被覆されている。これは，注射器本体１の中心空洞９内で上記パッキン２０を摺動させ，気密，液密のシールを構成させるためである。」（３頁右上欄１行～６行）「第４図は本発明の他の実施例を示し，本実施例では前記実施例の円錐台状リップシール１９にかえて，プランジャ１３の外筒１４の前端にスプリング２１を設けている。」（３頁右上欄７行～１０行）
「次に，本発明による皮下注射器の作用を説明すると，皮下注射針７をバイオプシーのための患者の部位に挿入する前に，まずプランジャ１３のボタン１８に親指を当て，突起１１で構成された戻り止め１２に環状部が係合して弾性的に位置決めされるまで前方に押込む。この状態で，注射針７を，分析のために抽出すべき組織のサンプルの深さまで刺し込む。その後，上記突起１１を横方向に押圧すると，環状部１７が戻り止めから解放されてプランジャ１３が戻される。この動作は，注射器本体１の環状室８の圧縮空気により自動的に行われるか，或はその時点まで圧縮されていたスプリング２１を介して行なわれる。
このようにプランジャ１３が戻る間に，注射器本体１の中心空洞９及び円錐台部分１０には適当な負圧が発生し，少量の組織または流体が針７から吸込まれる。」（３頁左下欄１行～１７行）
「第１図は本発明に係る種類の皮下注射針を示す軸線に沿う長手方向の断面図，第２図は，同注射器の注射器本体を示す軸線に沿う長手方向の断面図，第３図は同注射器のプランジャの軸線に沿う長手方向の断面図，第4図は本発明の一実施例によるプランジャ復帰用のスプリングを備えた注射器の軸線に沿う長手方向の断面図……である。」（３頁右下欄１０行～１９行）
ｂ以上の記載からすると，甲２に記載された注射器は，患者の身体から組織や体液のサンプルを抽出するバイオプシー用の皮下注射器であって，１人の操作者によってバイオプシーを可能にすることを目的としたものであり，医療関係者の操作により，圧縮されていたスプリング２１等によってプランジャが自動的に戻され，可動コア（内針）が皮下注射針から引き抜かれて，発生した負圧により少量の組織又は流体が皮下注射針７から吸い込まれるものと理解される。そして，この注射器が，可動コアが針内に異物が侵入するのを防止するために設けられており，医療関係者の操作により可動コア（内針）が皮下注射針から引き抜かれて発生した負圧により少量の組織又は流体が皮下注射針７から吸い込まれる，というものであることに鑑みれば，図面１～４に記載されたとおり，可動コアの先端６（図示右手側側）の長さは，皮下注射針７の先端（図示右手側）を超えないものと認められ，可動コアが皮下注射針より引き抜かれることは，皮下注射針７の先端部が露出されていることによる使用者の危険性の回避に対して何ら関与しないものである。したがって，甲２は，周知技術Ⅲの「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている針を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，針先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」との構成を備えているが，「尖って危険性のある先端部」の安全に関しては何ら示唆するものではないから，甲２から原告主張周知技術の存在を認定することはできない。(ｲ)甲２２（米国特許第４１０５０３０号明細書）ａ甲２２には，以下の記載がある（図面は別紙参照）。「一部の場合に，体重増加，避妊，発情抑制，または，病気治療のような所望の効果を得るために，薬物含有ペレットを，牛，羊，馬，豚などの一部の家畜の皮下に埋め込むことが望ましいことは技術的に広く知られている。」（１欄）「推進の手段は，キャリッジを後方へ押す螺旋状コイルバネでもよく，キャリッジを後方へ引き寄せるため一端がキャリッジ１０の後方に取り付けられているコイル状の渦巻きバネでもよく，または，キャリッジを後ろに押すための圧縮ガスの円筒体でもよい。好ましい手段は，キャリッジを後方へ押す螺旋状コイルバネである。」
（３欄）
「キャリッジがトラックの前方部分においてコックされた，準備完了位置にあるとき，ハンドルを片手で静止した状態に保っている間に，キャリッジを放出し，バネがキャリッジをトラックおよびロッド２８に沿って後方へ推進させることを可能にするため，ハンドル手段３を握る指で押すことにより引き金３２が作動される。」
（同）
「装置のキャリッジ１０及びトラック４はブロック形状で図示されているが，長円形，「ｕ」字形，または，円形断面のような，より流線型の形状を利用するのが望ましいということが理解される。このような場合，キャリッジは，（図３ａおよび５に示されているような）ロッド２０またはリップ１７及び溝１５のような安定化手段を用いない座面を利用するため設計されてもよく，または，キャリッジが滑走してトラック面の内側を通り過ぎることを可能にするように単に加工もしくは成形される。」（５欄）


「図５は，ペレットを動物の皮下に埋め込むため利用される準備ができているコックされた位置における装置を示している。キャリッジ１０は引き金３２の先端４０によってトラック４の前方部分に保持され，したがって，バネ２２を圧縮状態に維持することがわかる。キャリッジ１０の凹部１６に収容され保持される拡大部分６０を有する針５０は，針５０の長さを延長する通路５４が通路１８と揃えられるように位置し，針５０の通路５４に位置しているペレット５３に当接するようにある程度まで通路５４の中を通る。ロッド２８は，トラック４の背後部に位置しているロッド保持手段３０によって静止した位置に固定される。」（６欄）「本装置は，針５０の鋭利な斜端を，少なくともロッド２８の前方先端まで，動物の皮下に挿入し，引き金３２の先端４０を下向きに移動させる引き金３２を引き，これによって，キャリッジを放出し，バネ２２が伸び，キャリッジをトラック４の背後部２４へ後方に押し付けることを可能にすることによって利用される。ペレット５３は針５０がペレットの周りから回収される間に静止したままであり，ペレットは次に動物の皮膚の下にとどまる。」（６欄）
ｂ以上の記載によれば，甲２２に記載された装置においては，キャリッジ１０及びトラック４は，楕円形，「ｕ」字形又は円形の断面のような，より流線型の形状を利用するのが望ましいとされており，その場合には，ロッド２０またはリップ１７及び溝１５のような安定化手段を用いない座面を利用するために設計されていても良いとされている。したがって，「筒」や「管」との明示的な記載はないが，実質的に「筒」や「管」と同様に円形等の断面が支承面となるようなトラックの中で，針を保持するキャリッジが後退するものと推認できる。しかし，甲２２に記載された装置の機序に従えば，針５０を引き戻してトラック４内に収納することの意義は，薬物含有ペレットを通路内に格納する針５０が動物に皮下挿入された後に，ペレットの周りから引き戻されることによりペレットを動物の皮下に残留させる点にあることが分かる。そうすると，針５０を引き戻すことは，針５０の先端部が露出されていることによる使用者への危険性の回避するものであるとはいえない。
したがって，甲２２は，周知技術Ⅲの「ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めている針を，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，針先端部をバネの力により筒や管に収納する技術」の構成を備えているが，「尖って危険性のある先端部」の安全に関しては何ら示唆するものではないから，甲２２から原告主張周知技術の存在を認定することはできない。
(ｳ)その他の証拠
甲３，甲４，甲１３～１８，甲２０，甲２１によれば，注射器の分野において，①注射器の針を穿刺し，使用した後に，針を中空ハンドル等に収納すること，②その針の収容の際に付勢手段を用いること，③付勢手段を用いる際にラッチ付の構成を有していることが，それぞれ周知技術であったことが窺える。しかしながら，これらが周知技術であったとしても，①～③の技術は，それぞれが各別の技術的事項として認定できるにとどまるのであって，これらを組み合わせたものまでもが周知技術であったことを示す証拠はない。
エ上記のとおり，周知技術Ⅰ～Ⅲは，ナイフの技術分野，ボールペンや万年筆等の筆記具の技術分野，注射器の技術分野において，各技術分野固有の目的のため，ラッチを用いてバネ（付勢手段）の力に抗して一時的に止めているものを，手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより，その一時的に止めているものをバネの力により筒や管に収納する技術，が用いられているものである。そして，周知技術Ⅰ～Ⅲは，いずれも，「……「尖って危険な先端部」を，……筒や管に収納する技術」という特定の技術を含むものとはいえない。したがって，周知技術Ⅰ～Ⅲを前提としても，原告主張周知技術が，本件特許出願当時，技術分野を問わない周知技術として存在していたと認めることはできない。(3)以上のとおり，原告主張周知技術を認めることはできず，本件審決の周知技術の認定に原告主張の誤りはない。
よって，取消事由１は理由がない。
２相違点１，２についての周知技術適用の判断の誤り（取消事由２）について原告は，技術分野を問わず原告主張周知技術が認められ，甲１発明と原告主張周知技術は課題，作用効果も共通しているのであるから，甲１発明に原告主張周知技術を適用して相違点１，２の構成とすることは，当業者にとって容易想到であると主張する。
しかしながら，原告主張周知技術を認めることができないことは，上記１で説示したとおりである。
したがって，その余の点について検討するまでもなく，取消事由２は理由がない。
３結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝田俊   文
裁判官
岡本    岳
裁判官
武宮英   子
（別紙）
甲２の図面
甲１０の図面
甲２２の図面


平成２３年（ワ）第２７９４１号損害賠償請求事件
判                  決
当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
被告らは，原告に対し，連帯して，１億円及びこれに対する平成２３年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする発明についての特許権（特許第４２０４９７７号）を有する原告が，被告らが別紙被告製品目録記載１ないし８の各製品を輸入，販売等する行為が同特許権の間接侵害（特許法１０１条５号）に当たると主張して，被告らに対し，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として，連帯して１億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日（平成２３年９月１日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２争いのない事実等（証拠等〈略〉を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告
原告は，アメリカ合衆国カリフォルニア州法を準拠法として設立された法人であり，コンピュータ，家庭用電子機器，オペレーティングシステム（ＯＳ）及びアプリケーションソフトウェアの開発等を業とする企業である。
イ被告ら
被告日本サムスン株式会社（以下「被告日本サムスン」という。）は，家庭用及び産業用電気機械器具，通信機器並びにそれらの関連機器と部品，コンピュータ及び同周辺機器製品，コンピュータプログラム等の売買，輸出入等を業とする株式会社であり，被告サムスン電子ジャパン株式会社（同被告は，本件訴訟係属中の平成２４年１月１日付けで「サムスンテレコムジャパン株式会社」から現商号に商号変更した。以下，商号変更の前後を通じて「被告サムスン電子ジャパン」という。）は，電子応用通信機器，コンピュータ及び周辺機器・端末機器とその部品，並びに有線，無線通信機器及び関連機器とその部品等の製作，輸出入販売等を業とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は，次の内容の特許権の特許権者である（以下，この特許権を「本件特許権」といい，同特許権に係る特許を「本件特許」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」といい，その内容は別紙特許公報写し〈略〉のとおりである。）。
特許番   号    第４２０４９７７号
発明の名称    メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ
操作
出願    日    平成１４年１０月１７日
出願番   号    特願２００３－５３８９５７
登録    日    平成２０年１０月２４日
(3)本件特許に係る発明の内容
本件特許の特許請求の範囲請求項１１，１３及び１４の記載はそれぞれ次のとおりである（以下，請求項１１，１３及び１４記載の特許発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発明２」及び「本件発明３」といい，これらを総称して「本件発明」という。）。
ア本件発明１
メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって，前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し，前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており，前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており，前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名，アーチスト名および品質上の特徴を備えており，該品質上の特徴には，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，および総時間のうちの少なくとも１つが含まれており，前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し，両者が不一致の場合に，両者が一致するように，前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法。
イ本件発明２
メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロするの方法であって，前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し，前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており，前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており，前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，前記メディアプレーヤーにより再生可能なメデイアコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの少なくともタイトル名およびアーチスト名を含む属性および品質上の特徴を備えており，当該プレーヤーメディア情報と当該ホストメディア情報とを比較し，両者の一致または不一致を示す比較情報に基づいて，前記メディアプレーヤーと前記ホストコンピュータとの間でメディアコンテンツのシンクロを行ない，更に当該シンクロの処理は，前記比較情報が両メディア情報の不一致を示しているとき，前記プレーヤーメディア情報には含まれ前記ホストメディア情報には含まれない前記メディアアイテムを，前記メディアプレーヤーから削除されるべきメディアアイテムとして特定すること，および前記特定されたメディアアイテムを前記メディアプレーヤーから削除することを含む方法。
ウ本件発明３
請求項１３に記載の方法であって，前記品質上の特徴は，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，および総時間のうちの少なくとも１つを含む方法。
(4)本件発明の構成要件
ア本件発明１の構成要件
本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ１」などという。）。
Ａ１メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータと
シンクロする方法であって，
Ｂ１前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたこ
とを検出し，
Ｃ１前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており，Ｄ１前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており，Ｅ１前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの属性として少なくともタイトル
名，アーチスト名および品質上の特徴を備えており，
Ｆ１該品質上の特徴には，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，および総時間のうちの少なくとも１
つが含まれており，
Ｇ１前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し，両者が不一致の場合に，両者が一致するように，前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法。
イ本件発明２の構成要件
本件発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ２」などという。）。
Ａ２メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータと
シンクロするの方法であって，
Ｂ２前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたこ
とを検出し，


Ｃ２前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており，Ｄ２前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており，Ｅ２前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，前記メディアプレーヤーにより再生可能なメデイアコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの少なくともタイトル名およびアーチスト名を含む属性および品質上の特徴を備えており，Ｇ２当該プレーヤーメディア情報と当該ホストメディア情報とを比較し，両者の一致または不一致を示す比較情報に基づいて，前記メディアプレーヤーと前記ホストコンピュータとの間でメディアコンテンツのシ
ンクロを行ない，
Ｈ２更に当該シンクロの処理は，前記比較情報が両メディア情報の不一致を示しているとき，前記プレーヤーメディア情報には含まれ前記ホストメディア情報には含まれない前記メディアアイテムを，前記メディアプレーヤーから削除されるべきメディアアイテムとして特定すること，および前記特定されたメディアアイテムを前記メディアプレーヤーから削除することを含む方法。
ウ本件発明３の構成要件
本件発明３を構成要件に分説すると，次のとおりである。Ｆ２請求項１３に記載の方法であって，前記品質上の特徴には，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，および総時間のうちの少なくとも１つを含む方法。（以下「構成要件Ｆ２」という。）
(5)被告製品及び被告らの行為
ア被告らのうち少なくとも被告サムスン電子ジャパンは，業として，別紙被告製品目録記載１ないし８の各製品（以下，それぞれ同目録記載の番号に従い「被告製品１」などといい，これらを総称して「被告各製品」という。）を輸入，販売等している（なお，被告日本サムスンが被告各製品を輸入，販売等しているか否かについては，当事者間に争いがある。）。イ被告各製品は，「Ｋｉｅｓ」というソフトをインストールしたパーソナルコンピュータとの間で，保存してある楽曲ファイルの同期動作（以下「シンクロ」という。）を行う（以下，被告各製品及びパーソナルコンピュータがこのシンクロを行う方法を「被告方法」という。）。ウ被告方法は，本件発明の構成要件のうち，構成要件Ａ１ないしＤ１及び構成要件Ａ２ないしＤ２を充足する。
３争点
(1)被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか否か
ア構成要件Ｅ１及びＥ２の充足性
イ構成要件Ｆ１の充足性
ウ構成要件Ｇ１及びＧ２の充足性
エ構成要件Ｈ２の充足性
オ構成要件Ｆ２の充足性
(2)被告各製品を輸入，販売等する行為が特許法１０１条５号の間接侵害に該
当するか否か
(3)被告日本サムスンが被告各製品を輸入，販売等しているか否か
(4)原告の損害額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（構成要件Ｅ１及びＥ２の充足性）について
〔原告の主張〕
被告各製品に記憶されるメディアプレーヤー側の属性情報と，パーソナルコンピュータに記憶される同コンピュータ側の属性情報は，被告各製品で再生可能なデジタルコンテンツである音楽データに関していえば，１曲ずつ，アーチスト名，タイトル名，アルバム名及び総時間等を備えているから，「前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名，アーチスト名および品質上の特徴を備えており」（構成要件Ｅ１），「前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，前記メディアプレーヤーにより再生可能なメデイアコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの少なくともタイトル名およびアーチスト名を含む属性および品質上の特徴を備えて」いる（構成要件Ｅ２）といえる。
よって，被告方法は構成要件Ｅ１及びＥ２を充足する。
〔被告らの主張〕
本件発明において比較及びシンクロを行うための「メディア情報」は，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴という三つの情報を最低限備えるものでなければならず，それらの全ての情報が比較の対象となり，それらのいずれか一つ，例えばタイトル名が異なる場合に，メディアプレーヤーの「メディア情報」とホストコンピュータの「メディア情報」とが一致するようなシンクロを行ったり，削除すべきメディアアイテムを特定してメディアプレーヤーから削除するようなシンクロを行ったりするものであるが，被告各製品及びパーソナルコンピュータでは，少なくともタイトル名が不一致である場合であっても，「メディア情報」を一致させるようなシンクロやメディアアイテムの削除は行われない。よって，被告方法は，構成要件Ｅ１及びＥ２を充足しない。２争点(1)イ（構成要件Ｆ１の充足性）について
〔原告の主張〕
被告各製品に記憶されるメディアプレーヤー側の属性情報と，パーソナルコンピュータに記憶される同コンピュータ側の属性情報は，音楽データに関していえば，少なくとも曲ごとの総時間を含むものである。よって，「該品質上の特徴には，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，および総時間のうちの少なくとも１つが含まれて」いることは明らかであり，被告方法は構成要件Ｆ１を充足する。
〔被告らの主張〕
本件発明において比較及びシンクロを行うための「メディア情報」は，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全ての情報を最低限備えるものでなければならず，また，その品質上の特徴には，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定及び総時間の少なくとも一つが含まれている。本件発明では，それらの全ての情報が比較の対象となり，それらのいずれか一つ，例えばタイトル名が異なる場合に，メディアプレーヤーの「メディア情報」とホストコンピュータの「メディア情報」とが一致するようなシンクロを行うものであるが，被告各製品及びパーソナルコンピュータでは，少なくとも，タイトル名が不一致である場合であっても，「メディア情報」を一致させるようなシンクロは行われない。
したがって，被告方法は，構成要件Ｆ１を充足しない。３争点(1)ウ（構成要件Ｇ１及びＧ２の充足性）について
〔原告の主張〕
(1)「総時間」による比較について
被告各製品においては，パーソナルコンピュータの同コンピュータ側の属性情報に含まれる品質上の特徴である「総時間」と，被告各製品のメディアプレーヤー側の属性情報に含まれる品質上の特徴である「総時間」とを比較して両者の一致・不一致が判定され，両者が不一致の場合には，両者が一致するようにパーソナルコンピュータのデジタルコンテンツと被告各製品のデジタルコンテンツとのシンクロが行われる。
よって，被告各製品においては，「前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し，両者が不一致の場合に，両者が一致するように，前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法」（構成要件Ｇ１），「当該プレーヤーメディア情報と当該ホストメディア情報とを比較し，両者の一致または不一致を示す比較情報に基づいて，前記メディアプレーヤーと前記ホストコンピュータとの間でメディアコンテンツのシンクロを行な」う方法(構成要件Ｇ２）が用いられていることは明らかであるから，被告方法は構成要件Ｇ１及びＧ２を充足する。(2)「ファイルサイズ」による比較について


被告らは，被告各製品においては，総時間の比較に基づくシンクロは行っていないが，ファイルサイズの比較に基づいてシンクロを行っていることを認めているところ，本件発明は，「メディア情報」の比較に基づいてメディアアイテムをシンクロする方法であって，この「メディア情報」には，当然に「ファイルサイズ」が含まれる。すなわち，本件明細書等には，「メディア情報は，メディアアイテムの特徴または属性に関する」（段落【００４０】），「メディア情報データは，対応するメディアアイテムの属性または特徴に関する」（段落【００５５】），「メディアアイテムは，曲についてのメディアファイルに関しえ」る（段落【００１０】）と記載されているところ，「ファイルサイズ」がメディアアイテムの属性又は特徴であること及びメディアファイルがメディアアイテムに含まれることは明らかであるから，本件明細書等は，「ファイルサイズ」が「メディア情報」の一種に当たることを明確に示している。
この点，本件明細書等には，シンクロのために比較され得る「メディア情報」の例として，「タイトル，アルバム，トラック，アーチスト，作曲家およびジャンル」並びに「ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，スタート／ストップおよび総時間」が挙げられている（段落【００２１】）が，この列挙されたメディア情報は，あくまでも，シンクロのために比較され得る「メディア情報」の｢例｣にすぎないとされており（段落【００２１】），列挙されたメディア情報以外のものについても，当然に，「メディア情報」に含まれ得るのである。
また，「ファイルサイズ」は，「メディア情報」の例として本件明細書等に明示されている総時間及びビットレートに，密接かつ直接に関係する情報である。すなわち，原則として，他の要素が同じであれば，音楽ファイルの総時間が長いほど，また，ビットレートが高いほど，ファイルサイズは大きくなる。音楽ファイルのビットレート（単位はビット毎秒）は，音楽ファイル１秒当たりのビット数であるから，総時間（単位は秒数）とビットレートを積算することにより，音楽ファイル全体のファイルサイズが導かれるのであり，音楽ファイルのファイルサイズは総時間及びビットレートの積にほぼ等しいといえる。このように，ファイルサイズが，「メディア情報」である総時間及びビットレートと密接に関係していることから，音楽ファイルのファイルサイズも「メディア情報」に該当することは明白である。なお，技術的に見ても，シンクロのためにファイルサイズを比較することは，総時間を比較することと違いがない。
加えて，被告ら及びその親会社である三星電子株式会社（以下「三星電子」という。）は，メディアファイルのファイルサイズが「メディア情報」であることを認めている。例えば，被告製品１では，「メディア情報」という表題の下に，音楽ファイルについてのその他の属性（タイトル名，総時間等）とともに，その音楽ファイルのファイルサイズを記載している。また，被告らの親会社である三星電子は，自らが行った特許出願の明細書（特開２００７－２９９３８２号公報，米国対応特許第７９３０３２９号）において，ファイルサイズが，「曲の長さ，歌手，・・・アルバムの題名など」と同じく，音楽ファイルの「基本メタデータ」であると述べているのであるから，ファイルサイズが，本件明細書等において「メディア情報」として例示されている総時間，アーチスト名，アルバム名と同様に，「メディア情報」に当たることを認めている。
(3)構成要件Ｇ１及びＧ２において比較されるべき「メディア情報」の範囲に
ついて
本件発明のシンクロの方法においては，シンクロされる音楽ファイルの「メディア情報」が比較される（段落【００２１】並びに構成要件Ｇ１及びＧ２参照）。すなわち，本件明細書等には，シンクロのために比較され得る「メディア情報」の例として，「タイトル，アルバム，トラック，アーチスト，作曲家およびジャンル」並びに「ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，スタート／ストップおよび総時間」が挙げられている（段落【００２１】）が，シンクロの処理において，必ずしも全ての利用可能なメディア情報が比較される必要はないということも述べられている（段落【００２０】及び【００２１】）。
このように，本件発明は，あくまで「メディア情報」の比較を求めているものであって，「メディア情報」のうち，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全ての情報を比較することを求めているものではない。構成要件Ｇ１及びＧ２は，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てを比較することが必要であると規定しておらず，その示唆すらしていないのであり，構成要件Ｇ１及びＧ２は，シンクロを行うべきか否かを判断するために比較されるべきメディア情報の内容について制限を課すものではない。このことは，本件特許の特許請求の範囲請求項１（以下「本件請求項１」という。）と請求項１１，１３及び１４（本件発明）の記載の相違点からも明らかである。すなわち，本件請求項１は，「前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でメディアコンテンツをシンクロさせる処理・・・は，・・・該プレーヤーメディア情報のうち少なくともタイトル名およびアーチスト名と，前記ホストコンピュータ上に設けられた前記第２メディアデータベースから取り出した前記ホストメディア情報に含まれるタイトル名およびアーチスト名との比較，および前記各メディアアイテムの品質上の特徴の比較とを行ない，」と規定し，構成要件Ｇ１及びＧ２と異なり，比較される必要がある特定の種類のメディア情報，すなわち，「タイトル名およびアーチスト名との比較」及び「品質上の特徴の比較」を明記しているのに対し，構成要件Ｇ１及びＧ２は，「前記（当該）プレーヤーメディア情報と前記（当該）ホストメディア情報とを比較し」として，単にメディア情報の比較を求めるのみであって，具体的にいかなる種類のメディア情報が比較されるかについては何らの記載もない。当業者であれば，請求項の文言におけるこの相違点を認識した上で，本件請求項１とは異なり，請求項１１，１３及び１４（本件発明）においては，単にメディア情報が比較対象となることが規定されているのであって，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てを比較対象とすることを求めているものではなく，そもそも，いかなる具体的な属性の比較をも求めているものではないと容易に理解できるものである。
したがって，被告らが認めるファイルサイズの比較は，この「メディア情報」の比較にほかならず，構成要件Ｇ１及びＧ２を充足する。
(4)被告らの主張に対する反論
ア「ファイルサイズ」による比較について
被告らは，本件発明における「メディア情報」が，メディアアイテムに特有の情報であり，ワードファイルやエクセルファイル等の通常のデータファイルにおいても備わっている一般的なファイル情報はこれに含まれないと解して，「ファイルサイズ」が「メディア情報」に含まれないと主張する。しかし，「メディア情報」がメディアファイルに特有の情報でなくてはならず，通常のデータファイルについて存在してはならないとする被告らの主張に関する裏付けは，本件特許の特許請求の範囲にも本件明細書等にも存在しない。


被告らは，音楽ファイル等のメディアファイルのファイルサイズと，ワードファイルやエクセルファイル等の通常のデータファイルのファイルサイズを同一視し，メディアファイルのファイルサイズも，通常のデータファイルのファイルサイズと同じく「メディア情報」に当たらないものであると主張しているが，両ファイルは，ファイルの性質が根本的に異なるものであり，そのため両ファイルのファイルサイズも全く異なるものである。そして，音楽ファイルのファイルサイズは，その総時間とビットレートに密接に関連しているから，「メディア情報」を構成するのに対し，通常のデータファイルのファイルサイズは，楽曲の総時間及びビットレートとの関係性を欠いており，「メディア情報」を構成しないのである。このような，音楽ファイルのファイルサイズと，通常のデータファイルのファイルサイズとの根本的な相違点を前提とすれば，これらの異なる２種類のファイルのファイルサイズを同一視しようとする被告らの主張は，明らかに誤っている。
また，音楽ファイルのファイルサイズと，音楽ファイルのファイル名及び変更日を同一視しようとする被告らの主張も，同様の理由により誤りである。音楽ファイルのファイルサイズと異なり，音楽ファイルのファイル名及び変更日は，総時間及びビットレートとは無関係である。このため，本件明細書等は，当然のことながら，ファイルサイズを，ファイル名及び変更日と異なるものとして扱っており，ファイル名及び変更日の比較については，信頼性が低いと評価しているものの，ファイルサイズの比較については信頼性が低いという評価はしていない。この点からも，音楽ファイルのファイルサイズと，音楽ファイルのファイル名及び変更日が同一視されるべきであるとする被告らの主張には理由がない。
イ構成要件Ｇ１及びＧ２において比較されるべき「メディア情報」の範囲
について
本件発明において，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴という全ての情報の比較が必要であるという被告らの主張は，「メディア情報」として備える必要があるメディアファイルの属性（すなわち，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴）について規定する構成要件Ｅ１及びＥ２と，比較される必要があるメディアファイルの情報について規定する構成要件Ｇ１及びＧ２とを区別せずに論じているものであるため，誤りである。すなわち，構成要件Ｅ１及びＥ２は，ホストコンピュータ及びメディアプレーヤー上の「メディア情報」に，メディアコンテンツの特定の属性が備わっている必要があると規定しており，構成要件Ｅ１及びＥ２は，本件発明の主たる目的，つまり，ホストコンピュータ及びメディアプレーヤー間で，音楽ファイル及びその「メディア情報」をシンクロさせるという目的のために，ホストコンピュータ及びメディアプレーヤーに記憶された音楽ファイルの「メディア情報」について，少なくとも，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を備えることを求めている一方，構成要件Ｇ１及びＧ２は，シンクロを行うべきか否かを判断するために比較されるべきメディアファイルに関する情報について規定するものであり，構成要件Ｇ１及びＧ２は，本件発明のもう一つの主たる目的，すなわち，ファイル名及び変更日という，信頼性の乏しい比較対象に依拠していた先行技術のシンクロ方法を改善させるという目的のために，「メディア情報」を比較対象とすることを求めているのである。
なお，シンクロにおいて比較すべき対象を定める構成要件Ｇ１及びＧ２が「前記（当該）プレーヤーメディア情報と前記（当該）ホストメディア情報とを比較し」と規定しているのは，構成要件Ｅ１及びＥ２の「プレーヤーメディア情報」と「ホストメディア情報」ではなく，構成要件Ｃ１及びＣ２の「プレーヤーメディア情報」と構成要件Ｄ１及びＤ２の「ホストメディア情報」を指しているのであり，このことからも，被告らのクレーム解釈には理由がない。
また，被告らの主張と異なり，実際には，構成要件Ｇ１及びＧ２は，シンクロを行うべきか否かを判断するために比較されるべき「メディア情報」の内容について制限を課すものではない。本件明細書等の段落【００２０】及び【００２１】には，シンクロを行うべきか否かを判断するために，メディアファイルについて記憶された全ての情報が比較される必要がないことが明記されており，シンクロを行うべきか否かを判断する際に，メディアファイルに関する属性のいくつか（全てではない）が比較される実施態様について記載されている。本件明細書等のこのような記載を考慮すれば，当業者であれば，構成要件Ｇ１及びＧ２が，シンクロを行うか否かを判断するために，全ての「メディア情報」を比較することを求めていると解釈することはなく，むしろ，構成要件Ｇ１及びＧ２の文言のまま，すなわち，シンクロを行うか否かを判断するためには，いかなる「メディア情報」も比較できると解釈するはずである。そして，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てを比較対象とすべきであるとする被告らの解釈は，本件明細書等に，シンクロを行うべきか否かを判断するに当たって品質上の特徴の比較を用いていない実施態様が開示されていることを看過するものである。よって，被告らの主張は，明らかに本件明細書等の記載と整合しないものである。
さらに，被告らは，請求項１１，１３及び１４（本件発明）においては，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴のうち，いずれか一つが異なれば，シンクロが行われるとの見解を示しているが，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴のいずれか一つが異なればシンクロするという解釈ならば，いずれか一つが異なることが判明した時点でシンクロ動作を行うことにすればよく，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てを比較する必要はない。したがって，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴という３種類全てが比較されなくてはならないという被告らによる解釈は，技術的視点から見ても一貫性がない。
加えて，被告らは，技術的な視点から，品質上の特徴のみの比較では正確なシンクロができないと主張し，その具体的な事例を挙げているが，被告らが作出した事例は意図的に作り上げた技巧的な事例にすぎないのであり，そもそも本件発明は，考え得る全ての事例についてシンクロ処理が正確になされるものであることを要求しているわけではないから，被告らの主張は理由がない。
〔被告らの主張〕
(1)「総時間」による比較について
被告各製品及び「Ｋｉｅｓ」をインストールしたコンピュータは，保存している楽曲ファイルのファイル名，ファイルサイズに変更があった場合にシンクロを行うものであり，タイトル名，アーチスト名，長さ（総時間）の情報の比較やこれらによる一致・不一致の判定は行っていない。このことは，パーソナルコンピュータと被告各製品に，アーチスト名，アルバム名，タイトル名，総時間等の情報を全く異にする楽曲ファイルが保存されている状態でシンクロを行なわせても，両者の楽曲ファイルが同一となることはなく，他方で，パーソナルコンピュータと被告各製品に，アーチスト名，アルバム名，タイトル名，総時間等の情報を全く同一とする楽曲ファイルが保存されている場合であっても，ファイル名又はファイルサイズが異なる場合には，楽曲ファイルを同一とするシンクロが行われることから明らかである。原告は，「総時間」が異なる場合に，パーソナルコンピュータと被告各製品との楽曲が同一となるようにシンクロが行われていると主張するが，そのような事実はない。
したがって，被告方法が構成要件Ｇ１及びＧ２を充足しないことは明らかである。
(2)「ファイルサイズ」による比較について


原告は，ファイルサイズが「メディア情報」に含まれると主張するが，本件発明の「メディア情報」とは，「メディア」（アイテム）に特有の情報であり，ワードファイルやエクセルファイル等の通常のデータファイルにおいても備わっている一般的なファイル情報はこれに含まれるものではない。すなわち，本件明細書等の段落【００１３】において「オーディオ，ビデオまたは画像のようなメディア」と記載されているとおり，本件発明の「メディア」とは，「オーディオ，ビデオまたは画像等」のメディアプレーヤー上でプレイすることのできるコンテンツである。そして，クレーム文言上，「ファイル情報」と規定することなく，「メディア情報」とあえて規定していることからして，「メディア情報」が，通常のデータファイルが備える一般的なファイル情報を規定したものでないことは明らかである。また，本件明細書等においても，かかる解釈が当然の前提とされており，例えば，段落【００２１】には「メディア情報」が備える「メディアアイテムの属性」の例として，「ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，スタート／ストップ及び総時間」，「タイトル，アルバム，トラック，アーチスト及び作家」が挙げられ，段落【００４０】には，「タイトル，アルバム，トラック，アーチスト，作曲家およびジャンル」，「ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，スタート／ストップ及び総時間」が挙げられており，これらの情報は全て，ワードファイルやエクセルファイル等の通常のデータファイルが備えることのない「メディア」（アイテム）に特有の情報である。加えて，本件明細書等には，その従来技術として，（ワードファイルやエクセルファイル等の通常のデータファイルが備える）「ファイルネーム及び更新日」ではシンクロを行う必要性についての信頼できる指標にはならない傾向があると記載されている（段落【００２２】）。さらに，原告自ら，音楽ファイルについては通常のデータファイルのシンクロとは異なるより高度な課題が存在し，これを解決するものが本件発明である旨主張している。
以上のとおり，本件発明の「メディア情報」とは，「メディア」（アイテム）に特有の情報であり，ワードファイルやエクセルファイル等の通常のデータファイルにおいても備わっている一般的なファイル情報はこれに含まれるものではないから，「ファイルサイズ」は「メディア情報」には当たらない。
よって，楽曲ファイルのファイル名及びファイルサイズに変更があった場合にシンクロを行うという被告各製品及びパーソナルコンピュータの方法（被告方法）は，構成要件Ｇ１及びＧ２を充足するものではない。(3)構成要件Ｇ１及びＧ２において比較されるべき「メディア情報」の範囲に
ついて
構成要件Ｇ１及びＧ２は，メディアプレーヤーの「メディア情報」とホストコンピュータの「メディア情報」を比較し，不一致の場合に，両者が一致するようにメディアコンテンツをシンクロすることを規定しているところ，「メディア情報」が最低限備えなければならない情報について，構成要件Ｅ１は，「タイトル名，アーチスト名および品質上の特徴を備えており」と規定しており，構成要件Ｅ２は，「タイトル名およびアーチスト名を含む属性および品質上の特徴」と規定していることから，本件発明において比較及びシンクロを行うための「メディア情報」は，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴という三つの情報を最低限備えるものでなければならない。したがって，構成要件Ｇ１及びＧ２における「メディア情報」の比較においても，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全ての情報が比較の対象となり，これらのいずれか一つ，例えばタイトル名が異なる場合に，メディアプレーヤーの「メディア情報」とホストコンピュータの「メディア情報」とが一致するようなシンクロを行うものである。これに対し，被告各製品及びパーソナルコンピュータでは，楽曲ファイルのファイル名及びファイルサイズに変更があった場合にシンクロを行うものであり，少なくとも，タイトル名が不一致である場合であっても，「メディア情報」を一致させるようなシンクロは行われないことから，構成要件Ｇ１及びＧ２を充足するものではない。
(4)原告の主張に対する反論
ア「ファイルサイズ」による比較について
原告は，音楽ファイルの総時間とビットレートを積算することにより音楽ファイル全体のファイルサイズが導かれるとして，ファイルサイズが，「メディア情報」である総時間及びビットレートと密接に関係していることから，音楽ファイルのファイルサイズも「メディア情報」に該当すると主張し，ファイルサイズが，ビットレート及び総時間と同様に，「メディア情報」に含まれるとの印象付けを試みている。しかし，ファイルサイズがビットレート及び総時間に関係するとはいっても，それはビットレートと総時間によってファイルサイズが確定するというような直接的な関係ではない。そのことは，原告自身が，原告の準備書面（８）１１頁脚注７において，「音楽ファイルのファイルサイズは，タイトル名，アーチスト名等のメディア情報のデータ量が加わることによって，総時間及びビットレートの積算値よりも若干大きくなり得る。」と述べているとおりである。また，音楽ファイルのフォーマットには，ＭＰ３，ＷＭＡ，ＡＡＣ，ＡＴＲＡＣ３／ＡＴＲＡＣ３ｐｌｕｓ等があるところ，総時間及びビットレートが同一であっても，ファイルフォーマットが異なればファイルサイズは同一とはならない。
原告の主張は，「メディア情報」に含まれない情報についても，これと何らかの関係が存する場合がありさえすれば「メディア情報」に該当するというものであり，成り立つ余地はなく，そのような解釈は単なる原告の願望にすぎない。
なお，被告製品１において，「メディア情報」という表題の下にファイルサイズが表示されているから，ファイルサイズが「メディア情報」に含まれるという原告の主張は，「場所」（保存場所）も「メディア情報」に含まれるという帰結になってしまうことから，失当である。また，原告は，被告らの親会社である三星電子による特許出願に係る公開特許公報に記載された内容を根拠に，ファイルサイズが「メディア情報」の一つに該当する旨主張しているが，ファイルサイズが「基本メタデータ」となり得るという上記特許公報の記載が，直ちにファイルサイズが本件発明の「メディア情報」に該当するということにならないのは明らかであり，失当である。
イ構成要件Ｇ１及びＧ２において比較されるべき「メディア情報」の範囲
について


原告は，本件発明の構成要件Ｅ１及びＥ２と構成要件Ｇ１及びＧ２との文言を区別することで，構成要件Ｇ１及びＧ２については，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を比較する必要がないと主張している。しかし，本件発明では，「メディア情報」を，「備えているべきメディア情報」と「比較されるべきメディア情報」とに使い分けることを示す記載は何ら見当たらず，むしろ，「メディア情報」の比較を規定する構成要件Ｇ１及びＧ２は，「前記（当該）プレーヤーメディア情報と前記（当該）ホストメディア情報とを比較し・・・」と規定しており，比較すべき「メディア情報」を新たに規定するのではなく，あえて「前記（当該）」との文言を用いているのであるから，構成要件Ｅ１及びＥ２の規定を受けたものである。よって，本件発明に係るシンクロ方法において，これらの情報の比較が行われるべきことは当然であり，本件発明の構成要件の文言を無視して展開される原告の上記主張が成り立つ余地はない。また，原告は，本件明細書等の段落【００２１】の記載を根拠として，構成要件Ｇ１及びＧ２は，シンクロを行うべきか否かを判断するために比較されるべきメディア情報の属性を限定していないと主張するが，本件発明の技術的範囲は，特許請求の範囲（請求項１１，１３及び１４）の記載により定まるものであり（特許法７０条），特許請求の範囲の記載を無視して，本件明細書等の記載によって，本件発明の技術的範囲を広げるような解釈は許されない。そもそも，本件明細書等の段落【００２１】の記載は，シンクロを行うべきか否かを判断するために比較されるべき「メディア情報」には，タイトル，アルバム，アルバムアーチストなどの「メディア属性」が含まれることを前提とし，プラスアルファとして，当該「メディア情報」にビットレート，サンプルレート等の「さらなる属性または特徴」（「メディアアイテムのクオリティの特徴」）を含める構成，若しくは，これを含めない構成のいずれでも可能であることを述べているものである。そして，本件発明のシンクロ方法は，上記プラスアルファとして，ビットレート，サンプルレート等の「さらになる属性または特徴」（「メディアアイテムのクオリティの特徴」）を含める構成である。そうすると，同段落の記載は，原告の主張を何ら裏付けるものではない。このほか，本件請求項１の記載との対比により，請求項１１，１３及び１４（本件発明）の技術的範囲が定まることを前提とする原告の主張は，仮に本件請求項１がない場合は，対比すべき請求項が存在しないことにより，原告主張のクレーム解釈の根拠が失われることになるのであって，ある請求項の有無によって，従属関係にない他の請求項の技術的範囲を変動させることと等しく，失当である。
さらに，技術的視点からしても，例えばタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴のうち，品質上の特徴のみを比較する方法では，ある実施例においては，全くシンクロが実現できないことは明らかであるから，本件発明のシンクロが正しく行われない構成をもたらす原告の主張が成り立つ余地はない。
４争点(1)エ（構成要件Ｈ２の充足性）について
〔原告の主張〕
被告各製品においては，パーソナルコンピュータ側の属性情報と，被告各製品のメディアプレーヤー側の属性情報とを比較し，両者を比較した情報が不一致を示す場合には，被告各製品に記憶されている一方でパーソナルコンピュータには記憶されていない音楽データ等が，被告各製品から削除されるべき音楽データ等として特定され，その上で，特定された音楽データ等が被告各製品から削除されるところ，どのメディアファイルを削除するのかを判断する際に総時間又はファイルサイズが用いられており，しかもその総時間とファイルサイズが「メディア情報」に含まれることは，前記３〔原告の主張〕のとおりである。
したがって，被告各製品は，当然に，「前記比較情報が両者の不一致を示しているとき，前記プレーヤーメディア情報には含まれ前記ホストメディア情報には含まれない前記メディアアイテムを，前記メディアプレーヤーから削除されるべきメディアアイテムとして特定すること，および前記特定されたメディアアイテムを前記メディアプレーヤーから削除することを含む方法」（構成要件Ｈ２）を実施している。
よって，被告方法は，本件発明２の構成要件Ｈ２を充足する。なお，被告各製品においては，被告各製品に記憶された音楽ファイルのファイル名と，パーソナルコンピュータに記憶された音楽ファイルのファイル名が異なる場合に，シンクロが行われた結果，被告各製品に記憶された音楽ファイルが削除される場合があるが，本件発明２においては，ファイル名のようなメディア情報ではない情報について不一致が生じる場合に，被告各製品に記憶された音楽ファイルが削除されることがないとは記載されていないから，被告各製品において，ファイル名が異なる場合に音楽ファイルが削除される場合があるとしても，被告方法が構成要件Ｈ２を充足しないことにはならない。
〔被告らの主張〕
被告各製品及びパーソナルコンピュータにおけるシンクロ方法（被告方法）は，保存している楽曲ファイルのファイル名，ファイルサイズに変更があった場合に，被告各製品及びパーソナルコンピュータ内の楽曲ファイルが一致するようにシンクロを行うものである。
これに対して，本件発明２の構成要件Ｈ２は，メディアプレーヤーの「メディア情報」とホストコンピュータの「メディア情報」を比較し，不一致の場合にメディアコンテンツをシンクロする際に，メディアプレーヤーから不一致を示す「メディア情報」のメディアアイテムを削除することを規定しているところ，この「メディア情報」にファイルサイズが含まれないこと，及び本件発明２で求められる「メディア情報」の比較において，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全ての情報が比較の対象とされなければならないことは，いずれも前記３〔被告らの主張〕のとおりである。
よって，被告方法は，構成要件Ｈ２を充足しない。
５争点(1)オ（構成要件Ｆ２の充足性）について
〔原告の主張〕
被告方法は，上記のとおり，本件発明２（請求項１３）の各構成要件を充足し，しかも，メディアプレーヤーである被告各製品が記憶する属性情報と，被告各製品と接続されるパーソナルコンピュータが記憶する属性情報は，音楽データ等の品質上の特徴として，個々の音楽データ等の再生に要する時間の長さ，つまり「総時間」を含んでいるから，被告方法は構成要件Ｆ２を充足する。
〔被告らの主張〕
本件発明３（請求項１４）は，本件発明２（請求項１３）の従属項であるところ，被告方法は本件発明２（請求項１３）の構成要件の全てを充足していないのであるから，被告方法が構成要件Ｆ２を充足する旨の原告の主張は，失当である。
６争点(2)（被告各製品を輸入，販売等する行為が特許法１０１条５号の間接侵害に該当するか否か）について
〔原告の主張〕
(1)「その方法の使用に用いる物」
ア被告方法は本件発明の構成要件を全て充足するところ，被告各製品は，パーソナルコンピュータに接続してシンクロさせることで被告方法の使用に用いられているから，被告各製品は本件発明に係る「方法の使用に用いる物」（特許法１０１条５号）に当たる。


イこの点に関し，被告らは，知的財産高等裁判所平成１７年（ネ）第１００４０号・同年９月３０日特別部判決に照らして，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」とは，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施するものに限られ，その物の生産に用いられる物の製造等については，特許権侵害とみなされないから，被告各製品が「その方法の使用に用いる物」には該当しないと主張する。
しかし，上記知財高裁特別部判決は，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」とは，「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」をいうとしており，「その物のみを利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」とするような狭い解釈は行っていない。したがって，「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」には，①特許発明に係る方法の全工程を実施することができる装置だけでなく，②特許発明に係る方法の一部の工程を実施することができる装置や，③特許発明の構成要素である物も含まれると解すべきであり，このように解することが，特許権の実効性を実質的に確保するために認められた間接侵害の趣旨に合致するというべきである。
本件発明は，メディアプレーヤー及びホストコンピュータ上のメディアコンテンツをシンクロさせる方法の発明であり，その構成要件は，構成要件Ｄ１及びＤ２を除き，全てメディアプレーヤーを含み，又は前提としているのであって，メディアプレーヤーなしでは，本件発明に係るシンクロ方法を実施することができない。そうすると，メディアプレーヤーである被告各製品は，明らかに，「②特許発明に係る方法の一部の工程を実施することができる装置」に当たり，また，「③特許発明の構成要素である物」にも当たる。
ウよって，被告各製品は，「Ｋｉｅｓ」をインストールしたパーソナルコンピュータとともに本件発明に係る方法の実施に直接利用される物であり，本件発明に係る方法をその物自体を使用することによって実施し得るものであるから，前記知財高裁特別部判決に照らしても，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」に該当し，間接侵害が認められることとなる。
(2)「日本国内で広く一般に流通しているもの」
被告各製品は，上記(1)のとおり，「その方法の使用に用いる物」に当たるところ，その除外事由である「日本国内で広く一般に流通しているもの」には当たらない。すなわち，前記知財高裁特別部判決は，「日本国内で広く一般に流通しているもの」について，「典型的には，ねじ，釘，電球，トランジスター等のような，日本国内において広く普及している一般的な製品，すなわち，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を意味するものと解するのが相当である。」と判示しているところ，被告各製品には，本件発明に係る方法の使用にのみ用いる部分が含まれており，また，被告各製品は，日用品化されておらず，かつ，低価格な規格品，普及品でないことから，被告各製品は，「日本国内で広く一般に流通しているもの」には当たらない。
(3)「課題の解決に不可欠なもの」
本件発明は，「ホストコンピュータおよび／またはメディアプレーヤー上のメディアコンテンツをシンクロまたは管理するための改良されたアプローチのための改良された技術に対する要求」に応えるために（段落【０００５】），この課題を「さまざまなメディアアイテムのメディア属性を用いて」「プレーヤーメディア情報およびホストメディア情報の比較」を実行することにより解決した（段落【００２０】及び【００２１】）。このような，メディア属性を用いたプレーヤーメディア情報及びホストメディア情報の比較は，メディアプレーヤーである被告各製品をパーソナルコンピュータに接続することなしには実現されないのであるから，被告各製品は本件発明による「課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１条５号）に該当するというべきである。
(4)被告らの悪意
被告らは，遅くとも本件訴状の送達を受けた時から，本件発明が原告の特許発明であることを知っており，しかも，被告製品１ないし３については，遅くとも同訴状の送達を受けた時から，同各製品が本件発明の実施に用いられることを知っていた。さらに，被告製品１の販売開始日である平成２２年１０月２８日から，同様の点について知っていた可能性が高い。また，被告らは，被告製品４ないし８については，遅くともそれぞれの販売開始日（被告製品４につき平成２３年１０月１５日，同５につき同年１１月２４日，同６につき同年１２月１０日，同７につき平成２４年１月２０日，同８につき同年４月６日）から，同各製品が本件発明の実施に用いられることを知っていた。
(5)小括
よって，被告らは，本件発明の技術的範囲に属する被告方法の使用に用いる物であって本件発明による課題の解決に不可欠なものである被告各製品につき，本件発明が特許発明であること及び被告各製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら，業として被告各製品の譲渡，輸入等を行っていることから，かかる被告らの行為は，本件特許権に対する間接侵害（特許法１０１条５号）に該当する。
〔被告らの主張〕
(1)仮に被告各製品及び「Ｋｉｅｓ」をインストールしたパーソナルコンピュータが，本件発明の構成要件の全てを充足したとしても，被告各製品は，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」に該当しないから，間接侵害は成立しない。
すなわち，原告の指摘する前記知財高裁特別部判決は，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」とは，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施するものに限られ，その物の生産に用いられる物の製造等については，特許権侵害とみなされないとした。
本件において，本件発明に係る方法を実施するものは，「携帯電話及びＫｉｅｓをインストールしたパーソナルコンピュータからなるシステム」であり，個々の携帯電話ないしパーソナルコンピュータは，それ自体で本件発明に係る方法を実施するものではなく，本件発明に係る方法を実施するシステムを構築（生産）するために用いられる物である。したがって，前記知財高裁特別部判決の判示に従えば，被告各製品は，本件発明に係る方法を実施するシステムを構築（生産）するために用いられる物に該当するにすぎず，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」には該当しない。(2)これに対して，原告は，「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」には，他の物と組み合わせて使用することによって方法の実施に用いられる物，特許発明に係る方法の一部の工程を実施することができる装置及び特許発明の構成要素である物が含まれると主張するが，これらは，いわゆる間接の間接侵害であって，特許法１０１条５号所定の「その方法の使用に用いる物」に該当しないことは，前記知財高裁特別部判決が判示しているとおりである。


よって，被告サムスン電子ジャパンが被告各製品を販売等する行為は，本件特許権の間接侵害（特許法１０１条５号）を構成しない。７争点(3)（被告日本サムスンが被告各製品を輸入，販売しているか否か）につ
いて
〔原告の主張〕
被告らは，いずれも業として，被告方法に用いる被告各製品を輸入，販売等している。
〔被告らの主張〕
被告サムスン電子ジャパンが被告各製品を輸入，販売等していることは認めるが，被告日本サムスンは被告各製品を輸入，販売等していない。
８争点(4)（原告の損害額）について
〔原告の主張〕
(1)被告各製品の売上高
被告各製品の輸入・販売開始時点から本件訴訟提起又は各訴えの変更申立てまでの売上高は，その販売価格及び輸入・販売台数に基づくと，少なくとも以下のとおりであると考えられ，その合計売上高は，２０８６億円である。被告製品１（平成２２年１０月２８日から平成２３年８月２３日）
３万５０００円×９０万台＝３１５億円
被告製品２（平成２２年１１月２６日から平成２３年８月２３日）
４万５０００円×２４万台＝１０８億円
被告製品３（平成２３年６月２３日から同年８月２３日）
５万５０００円×６０万台＝３３０億円
被告製品４（平成２３年１０月１５日から平成２４年２月１３日）
６万５０００円×１５万台＝９７億５０００万円
被告製品５（平成２３年１１月２４日から平成２４年２月１３日）
５万５０００円×１１０万台＝６０５億円
被告製品６（平成２３年１２月１０日から平成２４年２月１３日）
４万５０００円×１０万台＝４５億円
被告製品７（平成２４年１月２０日から同年４月１６日）
４万５０００円×１２０万台＝５４０億円
被告製品８（平成２４年４月６日から同月１６日）
６万５０００円×７万台＝４５億５０００万円
(2)損害額
被告らは，本件特許権に対する侵害行為によって利益を受けているため，原告は，特許法１０２条２項に基づき算定される損害額について，被告らに対して損害賠償を請求するものであるところ，上記(1)の売上高に基づいて被告らが受ける利益が１億円を下回ることは考え難い。
よって，原告は，この被告らの共同不法行為に基づく損害賠償につき，一部請求として１億円を請求する。
〔被告らの主張〕
被告製品４ないし６の各販売日は認め，その余は否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１時機に後れた防御方法却下の申立てについて
原告は，平成２４年６月８日付け時機に後れた防御方法却下申立書及び同月２０日付け時機に後れた防御方法却下申立書（２）において，被告らが提出した準備書面（７），同（８）及び乙１０ないし１１の３につき，いずれも故意又は過失に基づく時機に後れた防御方法であって，本件訴訟の審理の完結を遅延させるものであることが明白であるから，民訴法１５７条１項により却下されるべきと申し立てた。
そこで検討するに，被告らの上記各準備書面及び各書証は，いずれも平成２４年４月１７日の第５回弁論準備手続期日の終了後，同年６月２２日の第６回弁論準備手続期日までの間に提出されたものであるところ，その時期は，本件訴えの提起から９か月程度が経過したにすぎない時期であったこと，原告は，これらの提出に対して，上記のとおり異議を申し立てたものの，同月１４日付け準備書面（１１）において，上記乙１０ないし１１の３の各書証にも触れながら，被告らの準備書面（７）に対する反論を述べ，同様に，同月２１日付け準備書面（１２）で，被告らの準備書面（８）に対する反論を述べ，これらの原告の各準備書面は，いずれも上記第６回弁論準備手続期日において陳述されたことは，当裁判所に顕著である。そして，当裁判所は，同弁論準備手続期日において，原被告双方に対し，本件訴訟の侵害論について追加すべき主張立証がないことを確認した上，弁論準備手続を終結し，同日，第２回口頭弁論期日において，弁論を終結した。
以上によれば，被告らの上記各準備書面の陳述及び各書証の提出が時機に後れたとはいえず，それらの陳述及び各書証の提出によって，本件訴訟の完結が遅延したとの事情も認められないから，これらの防御方法を民訴法１５７条１項により却下すべきとの原告の主張を採用することはできない。２争点(1)ウ（構成要件Ｇ１及びＧ２の充足性）について本件の事案に鑑み，まず，被告方法が本件発明の構成要件Ｇ１及びＧ２を充足するか否かについて検討する。
(1)本件発明の意義
ア本件特許に係る特許公報には，次の記載がある。
(ｱ)本件発明の特許請求の範囲
前記第２，２(3)ア，イ及びウ記載のとおり。
(ｲ)発明の詳細な説明
【技術分野】
・「本発明は，メディアデバイスに関し，より具体的にはメディアデバイス上のメディアの同期または管理に関する。」（段落【０００１】）
【背景技術】
・「シンクロ操作は，電子ファイルまたは他のリソースをシンクロさせるためにパーソナルディジタルアシスタント（ＰＤＡ）およびホストコンピュータのような携帯デバイス間で従来から行われてきた。例えばこれらのファイルまたは他のリソースは，テキストファイル，データファイル，カレンダーアポイントメント，電子メール，トゥドゥリスト，電子住所録などに関する。しかしこのようなシンクロスキームは，ファイルネームおよび変更日を利用して，ファイルがデバイス間でコピーされるべきかを判断する傾向にある。これらのシンクロスキームは，大きくは自動化されえるが，それでも手動で始動されなければならない。」（段落【０００２】）
【発明が解決しようとする課題】
・「よってホストコンピュータおよび／またはメディアプレーヤー上のメディアコンテンツをシンクロまたは管理するための改良されたアプローチのための改良された技術に対する要求がある。」（段落【０００５】）
【発明を実施するための最良の形態】
・「・・・。例えばメディアアイテムは，曲についてのメディアファイルに関しえ，比較されるそれぞれのデータベースからのメディア情報は曲目，アルバム名およびアーチスト名を含みえる。その結果，シンクロプロセスは，よりインテリジェントに実行されえる。・・・」（段落【００１０】）


・「ある実施形態においてメディアプレーヤーは，オーディオ，ビデオまたは画像のようなメディアを処理する専用の携帯コンピューティングデバイスである。例えばメディアプレーヤー１０２は，ミュージックプレーヤー（例えばＭＰ３プレーヤー），ゲームプレーヤー，ビデオプレーヤー，ビデオレコーダー，カメラ，画像ビューワーなどでありえる。・・・」（段落【００１３】）
・「・・・。次にプレーヤーメディア情報は，ホストコンピュータ上のメディアデータベースからの第１メディア情報と比較される。このような比較は，プレーヤーメディア情報およびホストメディア情報の間の差に関する比較情報を生成する。・・・例えばメディアアイテム（例えば曲を表すオーディオファイル）は，曲目，アルバム名，および／またはアーチスト名のような，そのメディアアイテムの特徴または属性に関するメディア情報を用いて比較されえる。」（段落【００２０】）・「ある実施形態によれば，プレーヤーメディア情報およびホストメディア情報の比較は，さまざまなメディアアイテムのメディア属性を用いて実行されえる。具体的には，もしそのメディア属性が充分に一致するなら，メディアプレーヤー上のメディアアイテムは，ホストコンピュータ上にあるものと同じメディアアイテムであるとみなされえる。メディア属性の例には、タイトル、アルバム、トラック、アーチスト、作曲家およびジャンルが含まれる。これらの属性は、特定のメディアアイテムについて特定である。さらに他のメディア属性は、メディアアイテムのクオリティの特徴（qualitycharacteristics）に関しえる。そのようなメディア属性の例には、ビットレート、サンプルレート、イコライゼーション設定、ボリューム設定、スタート／ストップおよび総時間が含まれる。したがってある実施形態においては，もし上述のメディアプレーヤー上のメディアアイテムに関するメディア属性（例えばタイトル，アルバム，トラック，アーチストおよび作曲家）が，ホストコンピュータ上のメディアアイテムに関する同じメディア属性に全て一致するなら，異なるデバイス上に記憶された２つのメディアアイテムは，さらなる属性または特徴がこれらのメディアアイテムが互いに完全な複製でないと判定されえるとしても，同一であるとみなされえる。・・・」（段落【００２１】）
・「したがって本発明のシンクロ処理のインテリジェンスは，データ転送の量が比較的低いか最小限にされるよう適切に管理されるようにする。従来のアプローチはファイルをホストコンピュータから携帯デバイスへ転送することができるが，メディアアイテムを扱うとき，ファイルネームおよび更新日は，データが転送される（すなわちコピーされる）必要があるかの信頼できる指標にはならない傾向にある。その結果，メディアアイテムについての従来のデータ転送技術を用いることは，遅く非効率な操作になり，よってユーザが不満足する経験を生みがちである。」（段落【００２２】）
・「メディア情報は，メディアアイテムの特徴または属性に関する。例えば，オーディオまたはオーディオビジュアルメディアの場合，メディア情報は，タイトル，アルバム，トラック，アーチスト，作曲家およびジャンルのうちの少なくとも１つが含まれえる。メディア情報のうちこれらのタイプは，特定のメディアアイテムに特定である。さらにメディア情報は，メディアアイテムのクオリティの特徴に関しえる。メディアアイテムのクオリティ特徴の例は，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，スタート／ストップおよび総時間のうちの少なくとも１つが含まれえる。」（段落【００４０】）
・「・・・。メディア情報データは，対応するメディアアイテムの属性または特徴に関する。・・・」（段落【００５５】）
・「上述の実施形態のうちのいくつかはメディアアイテムとしてオーディオアイテム（例えばオーディオファイルまたは曲）であることが強調されたが，メディアアイテムはオーディオアイテムには限定されない。例えばメディアアイテムは代替として，ビデオ（例えば映画）または画像（例えば写真）に関するものでもよい。」（段落【００７０】）イ上記記載によれば，本件発明は，従前のデータファイル等の一般的なファイルについて用いられていたファイル名や更新日などの情報の比較によるシンクロ方法には，シンクロが必要か否かの判定についての信頼性に課題があり，また，その処理が遅く非効率であったことから，特にメディアファイルについて，そのような課題を克服し，効率的でインテリジェントなシンクロを実現するために，上記のような一般的なファイルに備わるファイル情報ではなく，タイトル名，アーチスト名などの属性，あるいは，ビットレート，サンプルレート，総時間などの品質上の特徴という「メディア情報」に着目し，そのような「メディア情報」の比較に基づいて，メディアアイテムをシンクロする方法を採用した発明である，と認めることができる。
ウ本件発明における「メディア情報」の意義
(ｱ)本件発明の特許請求の範囲には，「メディア情報」に関し，メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの一つであるメディアアイテム毎に，メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を備えるものであること（構成要件Ｅ１及びＥ２），その「品質上の特徴」には，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定及び総時間のうちの少なくとも一つが含まれること（構成要件Ｆ１及びＦ２），さらに，「メディアプレーヤー」は，プレーヤーの「メディア情報」を記憶し，「ホストコンピュータ」は，ホストコンピュータの「メディア情報」を記憶していること（構成要件Ｃ１，Ｃ２，Ｄ１及びＤ２）がそれぞれ記載されている。また，本件明細書等の発明の詳細な説明には，「メディア」ないし「メディアアイテム」について，「メディアアイテムは，曲についてのメディアファイルに関しえ」る（段落【００１０】），「オーディオ，ビデオまたは画像のようなメディア」（段落【００１３】），「メディアアイテムはオーディオアイテムには限定されない。例えばメディアアイテムは代替として，ビデオ（例えば映画）または画像（例えば写真）に関するものでもよい」（段落【００７０】）との記載があり，「メディア情報」について，「メディア情報は，メディアアイテムの特徴または属性に関する」（段落【００４０】），「メディア情報データは，対応するメディアアイテムの属性または特徴に関する」（段落【００５５】）との記載がある。


これらの特許請求の範囲及び本件明細書等の記載からすると，本件発明における「メディア」ないし「メディアアイテム」とは，音楽，ビデオ，画像などのメディアプレーヤーで再生可能なコンテンツを意味し，「メディア情報」とは，そのようなメディアないしメディアアイテムの属性又は特徴をいい，そこに少なくともタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を備えるものをいうと解することができる。そして，本件明細書等において，上記メディアアイテムの属性又は特徴の例としては，「曲目，アルバム名，および／またはアーチスト名」（段落【００２０】），「タイトル，アルバム，トラック，アーチスト，作曲家およびジャンル」（段落【００２１】及び【００４０】）が挙げられており，「メディア情報」の一種である「品質上の特徴」の例としては，「ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，スタート／ストップおよび総時間」（段落【００２１】及び【００４０】）が挙げられているところ，これらの記載からすれば，本件発明における「メディア情報」の例として挙げられている上記の種々の属性又は特徴は，メディアアイテムが例えば音楽ファイルである場合における，音楽ファイルに特有の情報を列挙したものと認められる。また，本件明細書等によれば，従来，「テキストファイル，データファイル，カレンダーアポイントメント，電子メール，トゥドゥリスト，電子住所録などに関する」「電子ファイルまたは他のリソース」については，携帯デバイス間のシンクロにおいて，「ファイルネームおよび変更日を利用して，ファイルがデバイス間でコピーされるべきかを判断する傾向」（段落【０００２】）があったが，そのような「ファイルネームおよび更新日」は，シンクロが必要か否かを判定する上で，「信頼できる指標にならない傾向」があり，シンクロが「遅く非効率」で「ユーザが不満足する経験を生みがちであ」った（段落【００２２】）ことから，このような課題を克服するため，本件発明は，「ホストコンピュータおよび／またはメディアプレーヤー上のメディアコンテンツをシンクロまたは管理するための改良されたアプローチのための改良された技術」（段落【０００５】）として，メディアコンテンツのシンクロ処理において，ファイル名や更新日ではなく，「メディア情報」を比較することにより，シンクロを「データ転送の量が比較的低いか最小限にされるよう適切に管理されるよう」（段落【００２２】）にし，「その結果，シンクロプロセスは，よりインテリジェントに実行されえる」（段落【００１０】）ようにしたものであると認められる。
さらに，本件特許の特許請求の範囲における文言上，「ファイル情報」と規定することなくあえて「メディア情報」と規定しているばかりか，本件明細書等においても，「メディアアイテムが有するファイル情報」などとの用語ではなく，あえて「メディア情報」の用語が用いられているのであって，しかも，その用語は，「メディア情報は，メディアアイテムの特徴または属性に関する」（段落【００４０】）などと，メディアアイテムに関連付けて表現されていることが認められる。(ｲ)そうすると，本件発明における「メディア情報」とは，一般的なファイル情報の全てを包含するものではなく，音楽，映像，画像等のメディアアイテムに関する種々の情報のうち，メディアアイテムに特有の情報を意味するものと解するのが相当である。
(2)「総時間」による比較について
原告は，被告各製品及びパーソナルコンピュータが，本件発明の「メディア情報」の一種である「品質上の特徴」に含まれる「総時間」を比較して，メディアアイテムのシンクロ処理をしているとして，被告方法は構成要件Ｇ１及びＧ２を充足すると主張する。
しかし，前記第２，２(5)イ記載のとおり，被告各製品は「Ｋｉｅｓ」というソフトをインストールしたパーソナルコンピュータとの間で，保存してある楽曲ファイルのシンクロを行うもの（被告方法）であるところ，証拠（乙１ないし６，８及び９）によれば，被告各製品は，「Ｋｉｅｓ」というソフトをインストールしたパーソナルコンピュータとの間で音楽ファイルのシンクロを行うに当たり，ファイル名とファイルサイズを用いて，それぞれの音楽ファイルの一致・不一致を判定しているものであって，タイトル名，アーチスト名及び総時間の比較を行っておらず，音楽ファイルのタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴である総時間の全てが異なっても，ファイル名及びファイルサイズが同一である限り，音楽ファイルのシンクロが行われないことが認められる。
この点に関して，甲１０，１１，１９，２６，３０及び３１に示されたテスト結果によれば，一見すると被告各製品が，パーソナルコンピュータとの間でシンクロを行う際，メディアアイテムのタイトル名，アーチスト名及び総時間を比較しているようにみえ，この点で，上記乙１ないし６，８及び９のテスト結果と矛盾する。しかし，上記各甲号証のテストで用いられたタイトル名，アーチスト名又は総時間が異なるメディアファイルについて，それぞれのファイルサイズが同一であることは何ら示されていない。そうである以上，上記各甲号証においては，ファイルサイズを比較することによって一致・不一致を判定している可能性も否定できないから，上記各甲号証を根拠として，被告各製品が，原告が主張するように，総時間を用いてメディアファイルの一致・不一致を判定していると認めることはできないというべきである。
よって，被告方法において，「総時間」の比較によってメディアアイテムのシンクロがされているとの原告の主張は採用することができない。
(3)「ファイルサイズ」による比較について
ア「ファイルサイズ」の「メディア情報」該当性について原告は，本件発明の「メディア情報」には，当然に「ファイルサイズ」が含まれるから，被告方法は構成要件Ｇ１及びＧ２を充足すると主張する。しかし，前記(1)ウのとおり，本件発明における「メディア情報」は，音楽，映像，画像等のメディアアイテムに特有の情報を意味すると解すべきところ，証拠〈略〉によれば，楽曲ファイル，ワードファイル及びエクセルファイルにおいて，「ファイルサイズ」は，ファイル名や更新日時といった項目と同列に扱われている一方，楽曲ファイルにおいては，「ファイルサイズ」はアーチスト，アルバムのタイトル，トラック番号，ジャンル，タイトル，長さ，ビットレート，オーディオサンプルレートといった楽曲に特有の情報項目とは区別された項目として分類されていることが認められるから，「ファイルサイズ」は，ファイル名やファイル更新日と同様に，ワードファイルやエクセルファイルなどの通常のファイルに一般的に備わるものであって，音楽ファイル等のメディアアイテムに特有の情報とはいえないというべきである。
したがって，「ファイルサイズ」は，本件発明における「メディア情報」に該当しないと認めるのが相当である。
イ原告の主張について
(ｱ)この点に関して，原告は，本件発明に係る請求項にも本件明細書等にも，「メディア情報」がメディアファイルに特有の情報でなくてはならず，ワード又はエクセルファイル等の通常のデータファイルについて存在してはならないとする裏付けはないと主張する。
しかし，本件発明に係る請求項及び本件明細書等の各記載からすれば，むしろ「メディア情報」がメディアアイテムに特有の情報を意味すると解すべきことは，前記(1)ウのとおりである。
(ｲ)また，原告は，音楽ファイルのファイルサイズは，「メディア情報」に含まれる総時間とビットレートの積にほぼ等しく，総時間及びビットレートと密接に関係していることから，音楽ファイルのファイルサイズも「メディア情報」に該当すると主張する。


確かに，音楽ファイルのファイルサイズが，一般的に総時間とビットレートに関係するものであり，総時間が長いほど，またビットレートが高いほど，ファイルサイズが大きくなることが想定されるが，だからといって，ファイルサイズは総時間とビットレートのみから一義的に定まるものではなく，総時間及びビットレートのほかに，当該ファイルが有する種々のファイル情報のデータ量によって変動するものと考えられ，しかも，証拠〈略〉によれば，音楽ファイルのフォーマットには，ＭＰ３，ＷＭＡ，ＡＡＣ，ＡＴＲＡＣ３／ＡＴＲＡＣ３ｐｌｕｓ等があるところ，総時間及びビットレートが同一の音楽ファイルであっても，そのファイルフォーマット形式によって，ファイルサイズが異なることが認められる。そうすると，総時間及びビットレートがいずれも「メディア情報」に含まれ，ファイルサイズが総時間及びビットレートと関連するからといって，当然に，ファイルサイズも「メディア情報」に含まれるとはいえないというべきである。
なお，原告は，メディアファイルのファイルサイズは総時間とビットレートに密接に関連するものであるのに対し，通常のデータファイルのファイルサイズは総時間とビットレートとの関係性を欠いているから，両ファイルの性質が根本的に異なるとして，音楽ファイルのファイルサイズのみが「メディア情報」に該当するとも主張するが，そもそも通常のデータファイルには，総時間やビットレートのような属性が存在せず，そのファイルサイズが総時間やビットレートと関係性を有することはあり得ないのであるから，それを根拠に，メディアファイルのファイルサイズと通常のファイルのファイルサイズが別物であるとする原告の主張は採用することができない。
(ｳ)加えて，原告は，技術的に見て，シンクロのためにファイルサイズを比較することと総時間を比較することとは違いがないとも主張する。しかし，仮に技術的に相違がないとしても，前記アのとおり，ファイルサイズと総時間とは，前者が通常の情報ファイルに一般的に備わる情報項目であるのに対し，後者はメディアアイテムに特有の情報項目であるという，本件発明の意義に照らして有意な差異があるのであるから，単に技術的に相違がないことを理由としてファイルサイズと総時間とを同視できるわけではないことは明らかである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ｴ)さらに，原告は，音楽ファイルのファイル名及び変更日と，音楽ファイルのファイルサイズとを同一視するのは相当でないと主張する。確かに，本件明細書等においては，ファイル名及び変更日が，適切なシンクロのための信頼できる指標にならないと記載されている箇所がある（段落【００２２】）ものの，ファイルサイズが同様に信頼できないとは記載されていない。しかし，同時に，本件明細書等には，本件発明が，適切なシンクロ処理のために，ファイル名や変更日に代えて採用した「メディア情報」の中に，ファイルサイズが含まれることを裏付け，又はこれを示唆する記載があるわけでもない。そして，前記(1)ウのとおり，「メディア情報」をメディアアイテムに特有の情報と解する限り，通常のデータファイルにも備わるファイルサイズは，ファイル名及び変更日と同様，「メディア情報」には含まれないと解することに何ら支障はないというべきであるから，原告の上記主張は採用することができない。
(ｵ)このほか，原告は，被告製品１では，「メディア情報」の表題の下に，音楽ファイルについてのタイトル名，総時間などの属性とともに，ファイルサイズが記載されていることから，被告らが，ファイルサイズが「メディア情報」であることを認めていると主張する。
確かに，証拠〈略〉によれば，被告製品１では，「メディア情報」という表題の下に，音楽ファイルについてのその他の属性（タイトル，アルバム，再生時間等）とともに，その音楽ファイルの「サイズ」が記載されていることが認められる。
しかし，そもそも本件全証拠を精査しても，当業者において，「メディア情報」という用語が，技術常識あるいは定義に基づいて確定的な意味を有する用語として使用されていると認めるに足りる証拠はないから，たまたま被告製品１に関して，被告らが「メディア情報」との表題の下にその下位概念として「サイズ」を含めて用いていたとしても，それが必ずしも本件発明における「メディア情報」と同義であるということはできない。また，上記証拠によれば，被告製品１は，「メディア情報」の表題の下に，タイトル，アルバム，サイズなどのほかに，当該音楽ファイルが保存されている「場所」をも表示していることが認められるから，上記原告の論法によれば，ファイルの保存「場所」も本件発明における「メディア情報」に含まれることになるところ，原告の主張を前提としても「場所」が本件発明におけるメディアファイルの一致・不一致の判定のための比較対象とされることはないと考えられるから，原告の上記主張は採用することができない。
次に，原告は，被告らの親会社である三星電子が出願した特許の公開特許公報（特開２００７－２９９３８２号公報）において，ファイルサイズが，「曲の長さ，歌手，・・・アルバムの題名など」と同じく，音楽ファイルの「基本メタデータ」であると記載されていることを理由に，被告らの親会社も，ファイルサイズが本件発明の「メディア情報」に当たることを認めていると主張する。
確かに，証拠〈略〉によれば，上記公開特許公報に，「基本メタデータ４０２はメディアコンテンツに対する基本情報を保存したものを意味し，例えば音楽ファイルの場合には基本メタデータ４０２として歌の題名，ファイルサイズ，曲の長さ，歌手，作曲家，製作者，アルバムの題名などとなり得る」（段落【００５３】）との記載があることが認められる。
しかし，たとえ被告らの親会社が出願した特許の公開特許公報において上記のような記載があったとしても，同公開特許公報における「基本メタデータ」が，本件発明における「メディア情報」と同義であると解すべき根拠はないから，この点に関する原告の主張も採用することはできない。
ウ構成要件の充足性について
以上のとおり，本件発明における「メディア情報」は，メディアアイテムに特有の情報を意味すると解され，通常のファイルに一般的に備わっている情報項目であるファイルサイズは，この「メディア情報」には該当しない。
したがって，ファイルサイズを用いたシンクロ方法（被告方法）は，「メディア情報」を比較するものとはいえず，構成要件Ｇ１及びＧ２を充足するものと認めることはできない。
(4)構成要件Ｇ１及びＧ２において比較されるべき「メディア情報」の範囲に
ついて
ア比較されるべき「メディア情報」の意義


この点に関して，原告は，本件請求項１とは異なり，請求項１１，１３及び１４（本件発明）においては，単に「メディア情報」が比較対象となることが規定されているのであって，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てを比較対象とすることを求めているものではなく，そもそもいかなる具体的な属性の比較をも求めているものではないと容易に理解できるから，「ファイルサイズ」の比較は，この「メディア情報」の比較にほかならず，被告方法は構成要件Ｇ１及びＧ２を充足すると主張する。しかし，構成要件Ｅ１及びＥ２は，それぞれ「前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，・・・，メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名，アーチスト名および品質上の特徴を備えており」，「前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは，・・・，メディアアイテムの少なくともタイトル名およびアーチスト名を含む属性および品質上の特徴を備えており」と規定しているのであるから，「メディア情報」には，少なくともタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴が含まれることが明らかであるところ，構成要件Ｇ１及びＧ２は，それぞれ構成要件Ｅ１及びＥ２に続いて，「前記プレーヤーメディア情報」「前記ホストメディア情報」又は「当該プレーヤーメディア情報」「当該ホストメディア情報」と，いずれも「前記」又は「当該」の用語を用いていることからすれば，構成要件Ｇ１及びＧ２の「メディア情報」は，構成要件Ｅ１及びＥ２の「メディア情報」と同様に，少なくともタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を含むものと解するのが相当である。そして，構成要件Ｇ１及びＧ２の記載によれば，そのようにタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を含む「メディア情報」について，メディアプレーヤーに記憶されるプレーヤーメディア情報（構成要件Ｃ１及びＣ２）とホストコンピュータに記憶されるホストメディア情報（構成要件Ｄ１及びＤ２）との比較を行って，「両者の一致・不一致を判定し」（構成要件Ｇ１），又は，「両者の一致または不一致を示す比較情報」（構成要件Ｇ２）を得ることになるから，ここで比較されるべき「メディア情報」には，構成要件Ｅ１及びＥ２と同様に，少なくともタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴が含まれるものと解される。
また，技術的に見ても，上記のとおり，構成要件Ｇ１及びＧ２は，メディアプレーヤーに記憶されるプレーヤーメディア情報とホストコンピュータに記憶されるホストメディア情報との比較を行って，「両者の一致・不一致を判定し」（構成要件Ｇ１），又は，「両者の一致または不一致を示す比較情報」（構成要件Ｇ２）を得ることを規定しているところ，広辞苑（新村出編，株式会社岩波書店２００８年１月１１日発行，第６版第１刷）によれば，「一致」とは，「①二つ以上のものが，くいちがいなく一つになること。合一。」のことであり，その意義は明確であるところ，プレーヤーメディア情報とホストメディア情報が「一致」するというためには，それぞれに含まれる情報の全てを比較し，それらに食い違いがないことが確認されなければならないことは明らかであるから，比較される二つの「メディア情報」について，情報の一部を比較した段階で，両者が不一致と判定されることはあり得るものの，最終的に「一致」の判定をするためには，二つの「メディア情報」に含まれる情報の全てを比較しなければ，その結論を得ることはできないはずである。
以上のとおり，構成要件Ｇ１及びＧ２に「両者の不一致」の判定のみならず，「両者の一致」の判定を得る場合が明記されている以上，構成要件Ｇ１及びＧ２における「メディア情報」の比較においては，「メディア情報」に最低限含まれるタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てが比較されることが当然の前提とされていると解するのが相当というべきである。
イ原告の主張について
(ｱ)これに対して，原告は，構成要件Ｅ１及びＥ２が，「メディア情報」として備える必要があるメディアファイルの属性について規定するのに対し，構成要件Ｇ１及びＧ２が，比較される必要があるメディアファイルの情報について規定するとして，両規定の違いを主張する。しかし，上記アのとおり，構成要件Ｇ１及びＧ２は，それぞれ構成要件Ｅ１及びＥ２に続いて，「前記」又は「当該」の用語を用いていることからすれば，原告のいうように，「メディア情報」の用語を構成要件Ｅ１及びＥ２と構成要件Ｇ１及びＧ２とで異なるものと理解することは相当でない。
同様に，原告が，構成要件Ｇ１及びＧ２の「前記（当該）プレーヤーメディア情報」と「前記（当該）ホストメディア情報」が，構成要件Ｅ１及びＥ２の「プレーヤーメディア情報」と「ホストメディア情報」ではなく，構成要件Ｃ１及びＣ２の「プレーヤーメディア情報」と構成要件Ｄ１及びＤ２の「ホストメディア情報」を指していると主張する点についても，上記と同様の理由により，相当とは認められない。(ｲ)また，原告は，本件明細書等の段落【００２０】及び【００２１】には，シンクロを行うべきか否かを判断するためにメディアファイルについて記憶された全ての情報が比較される必要がないことが明記され，シンクロを行うべきか否かを判断する際に，メディアファイルに関する属性のいくつかが比較される実施態様について記載されているから，被告が主張するように「メディア情報」に最低限含まれるタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全てが比較されることは前提とされていないと主張する。


確かに，本件明細書等の段落【００２０】には，「・・・プレーヤーメディア情報は，ホストコンピュータ上のメディアデータベースからの第１メディア情報と比較される。・・・例えばメディアアイテム（例えば曲を表すオーディオファイル）は，曲目，アルバム名，および／またはアーチスト名のような，そのメディアアイテムの特徴または属性に関するメディア情報を用いて比較されえる。」と記載され，「または」との文言が用いられており，また，段落【００２１】には，「メディアプレーヤー上のメディアアイテムに関するメディア属性（例えばタイトル，アルバム，トラック，アーチストおよび作曲家）が，ホストコンピュータ上のメディアアイテムに関する同じメディア属性に全て一致するなら，異なるデバイス上に記憶された２つのメディアアイテムは，さらなる属性または特徴がこれらのメディアアイテムが互いに完全な複製でないと判定されえるとしても，同一であるとみなされえる。」と記載されており，特定のメディア属性が一致する場合に，他の属性又は特徴が一致せず，完全な複製でないと判定されるときでも，同一とみなされる（すなわち，シンクロされない）ことがあり得ることが示されている。しかし，上記アのとおり，本件発明の特許請求の範囲の記載からは，構成要件Ｇ１及びＧ２におけるメディア情報の比較は，「メディア情報」に最低限含まれるタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴の全ての比較を要求していることが一義的に明らかであるから，原告が指摘するような本件明細書等の記載をもって，特許請求の範囲の文言を無視して，同文言を別異に解釈しなければならないものではない。(ｳ)さらに，原告は，本件請求項１が，比較される必要のある特定の種類のメディア情報として，「タイトル名およびアーチスト名との比較」及び「品質上の特徴の比較」を明記しているのに対して，請求項１１，１３及び１４（本件発明）に関する構成要件Ｇ１及びＧ２には，そのような記載がないことから，当業者であれば，この相違を認識した上で，請求項１１，１３及び１４（本件発明）が，いかなる具体的な属性の比較をも求めているものではないと容易に理解できると主張する。この点，本件請求項１は，「メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって，メディアプレーヤーの前記ホストコンピュータへの接続を検出する処理と，前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でメディアコンテンツをシンクロさせる処理とからなり，前記メディアプレーヤーは，該メディアプレーヤーにより再生可能なメディアコンテンツの１つであるメディアアイテム毎に，少なくともタイトル名およびアーチスト名を含むプレーヤーメディア情報を記憶する第１メディアデータベースを備え，前記ホストコンピュータは，メディアアイテム毎に，少なくともタイトル名およびアーチスト名を含むホストメディア情報を記憶する第２メディアデータベースを備え，前記シンクロさせる処理は，前記メディアプレーヤーの前記ホストコンピュータへの接続が検出されたとき，前記プレーヤーメディア情報を，前記メディアプレーヤー上に設けられた前記第１メディアデータベースから読み出す処理と，該プレーヤーメディア情報のうち少なくともタイトル名およびアーチスト名と，前記ホストコンピュータ上に設けられた前記第２メディアデータベースから取り出した前記ホストメディア情報に含まれるタイトル名およびアーチスト名との比較，および前記各メディアアイテムの品質上の特徴の比較とを行ない，前記第１メディアデータベース上のメデイアコンテンツについて，一致または不一致を示す比較情報を生成する処理と，前記比較情報によって，一致していないメディアアイテムが見い出されたとき，該メディアアイテムが前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でコピーされると判断する処理と，前記判断されたメディアアイテムをコピーすることにより，前記シンクロを実現する処理とを含み，前記品質上の特徴は，ビットレート，サンプルレート，イコライゼーション設定，ボリューム設定，および総時間のうちの少なくとも１つを含む方法。」というものであるが，本件請求項１の記載が，このように「第１メディアデータベース」，「第２メディアデータベース」に含まれる「メディア情報」のうち，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴という特定の種類の情報を比較すべきことを明記しているからといって，これとの対比から，当然に，請求項１１，１３及び１４（本件発明）の記載について，原告主張の解釈が導かれるとはいい得ない。むしろ，本件請求項１が，「メディア情報」のうち比較されるべき特定の情報を限定して記載しており，請求項１１，１３及び１４（本件発明）にはそのような限定的な記載がないことからすれば，原告の主張とは逆に，請求項１１，１３及び１４（本件発明）においては，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を含むメディア情報の全ての比較が要求されていると解することも可能である。
ウ以上によれば，構成要件Ｇ１及びＧ２においては，タイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴を備える「メディア情報」の比較において，それらの全てを比較することが求められているものと解される。これに対し，前記(2)で認定したとおり，被告各製品は，「Ｋｉｅｓ」というソフトをインストールしたパーソナルコンピュータとの間で音楽ファイルのシンクロを行うに当たり，ファイル名とファイルサイズを用いて，それぞれの音楽ファイルの一致・不一致を判定しており，音楽ファイルのタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴である総時間の全てが異なっても，ファイル名及びファイルサイズが同一である限り，音楽ファイルのシンクロが行われないことが認められる。
そうすると，この点においても，被告方法は，構成要件Ｇ１及びＧ２を充足しないと認めるのが相当である。
したがって，この点に関する原告の主張，すなわち，本件発明においては，本件請求項１とは異なり，そもそもいかなる具体的な属性の比較をも求めているものではなく，「ファイルサイズ」の比較は，本件発明にいう「メディア情報」の比較にほかならず，構成要件Ｇ１及びＧ２を充足する旨の主張は採用することができない。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば，被告方法は，本件発明１の構成要件Ｇ１及び本件発明２の構成要件Ｇ２をいずれも充足せず，したがって，本件発明１及び同２の技術的範囲に属するとは認められない。
３争点(1)エ（構成要件Ｈ２の充足性）について前記２(2)で認定したとおり，被告各製品は，「Ｋｉｅｓ」というソフトをインストールしたパーソナルコンピュータとの間で音楽ファイルのシンクロを行うに当たり，ファイル名とファイルサイズを用いて，それぞれの音楽ファイルの一致・不一致を判定しており，音楽ファイルのタイトル名，アーチスト名及び品質上の特徴である総時間の全てが異なっても，ファイル名及びファイルサイズが同一である限り，音楽ファイルのシンクロは行われず，音楽ファイルが被告各製品から削除されることはない。
そうすると，被告方法は，構成要件Ｈ２を充足せず，この点においても，本件発明２の技術的範囲に属するとは認められない。
４争点(1)オ（構成要件Ｆ２の充足性）について原告は，被告方法が，本件発明２（請求項１３）の各構成要件を充足し，かつ，被告各製品及びパーソナルコンピュータが記憶する属性情報には，音楽データ等の品質上の特徴として「総時間」が含まれるから，被告方法は構成要件Ｆ２を充足すると主張するが，上記２及び３のとおり，被告方法は，本件発明２（請求項１３）の構成要件Ｇ２及びＨ２を充足せず，しかも，本件発明３（請求項１４）は本件発明２（請求項１３）の従属項であるから，結局，被告方法は，構成要件Ｆ２を充足しない。


平成２４年１０月２５日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００８６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年９月１１日
判                決
原            告      株式会   社デー   ロス
訴訟代理人弁護士      藤原    誠
同                    安   田   嘉太郎同                    島田荘   子同                    谷中克   行同                    伊   丹   香寿美同                    片山裕   介同                    千々和         章同                    川向隆   太同                    増山晋   哉同                    橋本    薫同                    大塚千   代被            告      株式会   社ビル   ドラン   ド
訴訟代理人弁理士      中畑    孝
同                    市      橋      俊一    郎同                    三田大   智
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８９００４１号事件について平成２４年２月１日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の概要
被告は，「靱性モルタルＴＹＰＥ－１」の文字を標準文字で表してなる登録第５３３２４４３号商標（以下「本件商標」という。平成２０年５月１９日登録出願，平成２２年６月４日に登録査定，同月２５日に設定登録。指定商品は，第１９類「ポリマーセメントモルタル，ポリマーコンクリート，強化繊維入りポリマーセメントモルタル，強化繊維入りポリマーコンクリート」。）の商標権者である。原告は，平成２３年６月１日，本件商標について，商標登録無効審判請求（無効２０１１－８９００４１号）をした。特許庁は，平成２４年２月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年２月９日，原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決写しのとおりである。要するに，原告が使用していた「靭性モルタル（ＴＹＰＥ－Ⅰ）」との商標及び「靭性モルタルＴＹＰＥ－Ⅰ」との商標（以下，これらを併せて「使用商標」ということがある。）は，需要者の間に広く認識されているものと認められないから，本件商標は商標法４条１項１０号に該当しない，使用商標は需要者の間に広く認識されている商標と認められず，本件商標を不正の目的をもって使用するものと認められないから同項１９号に該当しないというものである。
第３当事者の主張
１原告の主張
審決には，使用商標が広く知られていたことについての認定の誤り（取消事由１），本件商標の使用が不正使用の目的を有していることについての認定の誤り（取消事由２），本件商標が公序良俗に反するおそれがあることについての認定の誤り（取消事由３）があるから，審決は違法として取り消されるべきである。(1)使用商標が広く知られていたことについての認定の誤り（取消事由１）原告は，靭性モルタルライニング工法（以下「本件工法」という。）のパンフレットにおいて，本件工法で用いる高靭性繊維補強セメント複合材の名称として，使用商標を用いて表示してきた(甲４，５)。
また，公共工事においては，当該工事に用いられる材料が施主の定める品質を備えていることを示す証明の提出が要求されるが（甲２０），原告は，公共工事を受注した場合に備えて，本件工法に用いる高靭性繊維補強セメント複合材につき，使用商標を付して公的実験を行い，その品質に関する公的データを集積していた。原告は，当該工事を行うに際して，本件工法で用いる高靭性繊維補強セメント複合材の名称として使用商標を表示した上，その品質に関する試験データを施主である農林水産省やその他の官公庁及び元請会社に提出していた。上記経緯によれば，使用商標は，原告の業務に係る商品「高靱性繊維補強セメント複合材」又は役務「農業用水路補修工事」の用に供する材料を表示する商標として，本件商標の登録出願の時ないし登録査定時に需要者の間に広く認識されていたといえる。この点は，需要者に対して行ったアンケート結果(甲２１の１ないし２１の２１)からも明らかである。
以上のとおり，使用商標が広く知られていたとはいえないとした審決の認定には誤りがある。
(2)本件商標の使用が不正使用の目的を有していることについての認定の誤り（取消事由２）ア   原告は，平成１６年６月１日に，田中建設株式会社(以下「田中建設」という。)が，石川県金沢市にあった株式会社デーロス（以下「旧デーロス」という。）を吸収合併し，現在の形態になった。田中建設が旧デーロスを吸収合併した際の旧デーロスの代表取締役は，被告代表者であり，被告代表者は，合併後，原告の代表取締役にも就任した。
本件工法は，原告のメンテナンス事業部において開発された工法であり，本件工法に使用する高靭性繊維補強セメント複合材の材料（以下「本件材料」という。）についても，原告がモルタルメーカーと協力して開発した。このような経緯からして，本件材料に関するＯＥＭ契約は，原告とモルタルメーカーとの間で交わされるべきであった。
イところが，被告代表者は，原告の代表者としてではなく，開発に全く関与していなかった被告の代表者として，モルタルメーカーとの間でＯＥＭ契約を交わした。そのため，本件材料は，モルタルメーカーから被告，被告から原告というルートで納入されることとなった。
ウ上記のようなルートでの納入は，利益相反取引となり，被告代表者は，原告の取締役会の承認を得る必要があったにもかかわらず，承認を受けていない。原告は，平成１９年８月に被告との関係を見直し，同年１２月，被告代表者を原告の代表取締役から解任し，その後，被告との取引を停止した。被告は原告に対して売買代金等を請求する訴訟を提起し，原告は被告に対して利益相反取引の無効に基づき被告が取得した中間マージン分の支払等を請求する訴訟を提起した（以下，両者を併せて「別件訴訟」という。）。エ   平成２０年５月１９日，被告代表者は，本件商標の出願をした。上記の経緯に鑑みると，被告代表者には，原告の主力工法である本件工法の実施及び拡販を阻害して，原告に損害を与えるとともに，農林水産省から高い評価を得て周知となっていた本件工法で用いる高靭性繊維補強セメント複合材の名称を自己の商標として登録して不正の利益を得る目的があったといえる。したがって，被告による本件商標の使用に，不正使用の目的がないとした審決の認定には誤りがある。
(3)本件商標が公序良俗に反するおそれがあることについての認定の誤り（取消事由３）


原告は，本件商標が商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」に該当することをも主張していた。本件商標の出願の経緯，目的は社会的相当性を欠き，本件商標の登録を認めることは商標法の予定する秩序に反するにもかかわらず，この点を認定，判断しなかった審決には誤りがある。
２被告の反論
(1)使用商標が広く知られていたことについての認定の誤り（取消事由１）に対
して
原告は，公共工事においては当該工事に用いられる材料が施主の定める品質を備えることを示す証明の提出が必要であるから（甲２０），原告が当該工事を行うに際して使用商標を使用したと主張する。
しかし，原告が公共工事の受注に当たり，原告主張のパンフレットや公的データを提出して品質証明をしたかは不明であるのみならず，甲２０には使用商標の記載はない。
原告は，本件商標「靱性モルタルＴＹＰＥ－１」を付した高靭性繊維補強セメント複合材を，被告から購入して，原告の工法に使用していたにすぎない。このような原告の使用態様に照らすならば，使用商標が，原告の出所を示すものとして，広く知られていたとすることはできない。また，仮に原告が施主に提出した上記パンフレットや公的データに使用商標が付されていたとしても，その作成日の最も古い甲４の「平成１８年１月」から本件商標の出願時（平成２０年５月１９日）までの期間は，わずか２年４か月間ほどであり，そのような短期間で，使用商標が，原告の出所を示すものとして，広く知られていたと想定することは，困難である。
原告の提出するアンケート（甲２１の１ないし２１の２１）の信用性は，極めて低い。
以上のとおり，使用商標が原告の業務に係る商品又は役務を表示する商標として，本件商標の出願時又は登録査定時に需要者の間に広く認識されていたとは認められない。審決のした認定に誤りはなく，本件商標は商標法４条１項１０号，１９号に該当しない。
(2)本件商標の使用が不正使用の目的を有していることについての認定の誤り
（取消事由２）に対して
平成１９年１０月，田中建設の代表者と被告代表者は，「合併に伴う確認書」(乙１)を締結し，田中建設と旧デーロスが，平成１６年６月に合併した当時，確認書に記載されたとおりの合意をしたことを確認している。原告と被告は，上記「合併に伴う確認書」が締結された後の平成１９年１２月２４日，「業務提携契約」を締結することに合意し，上記確認書での合意に従い，被告から原告へ「靭性モルタルＴＹＰＥ-１」を継続して取引をすることに合意している（乙３）。上記確認書に関する事実は，別件訴訟の控訴審判決（乙４の２）においても，明確に認定されており，疑いをいれる余地はない。原告とモルタルメーカーとの間で共同開発の事実はない。本件商標は，上記の過程において，被告によって出願されたものであるから，被告代表者に原告に損害を与えるとともに不正の利益を得る目的があったとの原告の主張は失当である。
(3)本件商標が公序良俗に反するおそれがあることについての認定の誤り（取消事由３）に対して
原告が，審判で主張したのは，商標法４条１項１０号，１９号に基づく無効事由であり，同項７号に基づく無効事由ではないから，審決に原告主張の取消事由はない。
被告には，何らの不正目的も，悪意もなく，被告は自己の業務のために本件商標を出願し登録したものである。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，使用商標が本件商標の登録査定時において，原告の出所を示すものとして，需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから，本件商標は商標法４条１項１０号にも１９号にも該当せず，また同項７号に関する原告の主張も採用できないから，審決には違法はないと判断する。その理由は，次のとおりである。
１認定事実
(1)原，被告間の経緯について
ア旧デーロスは，ウォータージェット・断面修復を主とした補修工事を業とする株式会社であった。原告は，平成１６年６月に，田中建設と旧デーロスが合併した株式会社である（存続会社は田中建設。新会社の商号は株式会社デーロスとされた。）。そして，当初，被告代表者が，合併した会社である原告の代表取締役に就任し，平成１９年１２月まで，代表取締役を務めた。原告では，旧デーロスが実施していた事業をメンテナンス事業部として残し，被告代表者が統括していた。イ被告代表者は，平成１８年１月ころ，後記契約書上は，被告代表者の経営に係る有限会社ビルトランドの代表者として，モルタルメーカーとの間で高靭性モルタル用材料を用いた製品の供給を受けること，有限会社ビルトランドが指定する商標を付すること等を内容とする，ＯＥＭ基本契約書と題する契約を締結した（甲２３の１）。同材料は，モルタルメーカーから被告，被告から原告というルートで納入されることとなったが，被告代表者は，納入ルートについて原告の取締役会において承認を得ていなかった（当事者間に争いがない。）。ウ原告は，平成１９年１２月，被告代表者について，原告の代表取締役の地位を解任し，その後，被告との取引を停止した。なお，原，被告間には，複数の紛争が生じ，被告から原告に対する未払の売買代金等の支払を求める訴訟が，原告から被告に対する不当利得の返還等を求める訴訟が，それぞれ提起されたが，第１審及び控訴審では，いずれも，被告の主張が認められている。（甲１４，１７，２２，２３の１・２，２６ないし２９，乙１，３，４の１・２，５の１・２）(2)原告による「靭性モルタル」に係る商標の使用についてア原告が，「靭性モルタル」に係る商標を，パンフレット等に使用した例として，次のものがある。
原告が平成１８年１月に作成した「農業用水路補修工法靭性モルタルライニング工法」と題するパンフレット（甲４）には，「靭性モルタルの社内規格値」「名称」「靭性モルタル（ＴＹＰＥ－Ｉ）」との記載がある。
原告が平成２０年１月に作成した「農業用水路補修工法靭性モルタルライニング工法」と題するパンフレット（甲５）には，「仕様」の項目に，「《物性値》」「（靭性モルタルＴＹＰＥ－Ｉ）」との記載がある。
原告が平成２２年４月１日改訂として作成した「靭性モルタルライニング工法施工実績表」（甲１０の１・２）には，本件工法の実績として平成１７年度から平成２１年度にかけて約７０件の事業が記載されている。


平成２８年（行ヒ）第３３号求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加
事件
平成２９年９月１５日第二小法廷判決
主      文
１原判決中，次の部分に関する部分を破棄する。
(1)上告人らの請求のうち，被上告人に対してＡ，Ｂ，Ｃ及びＤに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求
める部分
(2)上告人Ｘ１及び同Ｘ２の請求のうち，被上告人がＥ及びＦに対する求償権の行使を怠る事実の違法確認を求める部分並びに被上告人に対して同求償権に基づく金員の支払を請求
することを求める部分
２前項の破棄部分につき，本件を福岡高等裁判所に差し戻す。３上告人らのその余の上告を棄却する。
４前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
理      由
上告代理人瀬戸久夫ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１大分県教育委員会（以下「県教委」という。）の職員らは，教員採用試験において受験者の得点を操作するなどの不正（以下「本件不正」という。）を行い，大分県（以下「県」という。）は，これにより不合格となった受験者らに対して損害賠償金を支払った。本件は，県の住民である上告人らが，被上告人を相手に，被上告人が本件不正に関与した者に対する求償権を行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張し，地方自治法２４２条の２第１項３号に基づく請求（以下「３号請求」という。）として，本件不正に関与したと上告人らが主張するＥ，Ｆ等に対する求償権行使を怠る事実の違法確認を求めるとともに，同項４号に基づく請求（以下「４号請求」という。）として，本件不正に関与したＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ並びにＥ及びＦに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求める住民訴訟である。
２原審の確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)県教委は大分県公立学校の教員採用試験を実施しているところ，平成１９年度採用に係る試験（以下「平成１９年度試験」という。）及び平成２０年度採用に係る試験（以下「平成２０年度試験」という。）が実施された当時，小・中学校教諭及び養護教諭の教員採用試験の事務は県教委の義務教育課人事班が担当し，その合否の決定は教育長が行っていた。県教委には，教育長を補佐し義務教育部門を統括する教育審議監が置かれていた。
(2)平成１９年度試験の当時教育審議監であったＡは，特定の受験者を平成１９年度試験に合格させてほしいなどの相当数の依頼を受け，当時人事班の主幹であったＧに対し，これらの依頼に係る受験者の中からＡが選定した者を合格させるよう指示した。上記指示の中には，Ａが，県内の市立小学校の教頭であったＢ及びその妻であり県内の市立小学校の教諭であったＣ（以下「Ｂ夫妻」という。）から１００万円の賄賂を供与され，同人らの子を平成１９年度試験に合格させるよう便宜を図ってもらいたい旨の依頼を受けたことによる指示もあった。当時義務教育課長であったＨは，上記依頼のほかにも相当数の同様の依頼を受け，Ｇに対し，これらの依頼に係る受験者の中からＨが選定した者を合格させるよう指示した。
Ｇは，上記の指示を受け，受験者の得点を操作した上で教育長に合否の判定を行わせ，上記指示に係る受験者（Ｂ夫妻の子を含む。）を合格させた。(3)Ａの退職後に教育審議監となったＨは，平成２０年度試験についても，相当数の者から同様の依頼を受け，人事班の課長補佐となっていたＧに対し，上記依頼に係る受験者の中からＨが選定した者を合格させるよう指示した。Ｇは，上記の指示を受けたほか，県内の市立小学校の教頭であったＤから４００万円の賄賂を供与され，同人の子を平成２０年度試験に合格させるよう便宜を図ってもらいたい旨の依頼を受けたことから，当時人事班の副主幹であったＩに指示して，上記(2)と同様の方法により，これらの者（Ｄの子を含む。）を合格させた。(4)Ａは，平成１８年１１月頃，県を退職したことに伴い，退職手当３２５４万５８９６円の支給を受けたが，その後，上記(2)の賄賂に係る収賄の罪により有罪判決を受けた。Ａは，平成２０年１２月，県教委から，県の条例に基づき，上記退職手当全額の返納を命じられたため（以下，この命令を「本件返納命令」という。），同２１年１月，県に対し，上記全額の返納（以下「本件返納」という。）をした。
また，Ｈ，Ｇ，Ｂ夫妻及びＤは，いずれも懲戒免職処分を受け，退職手当の支給はされなかった。
(5)県は，和解に基づき，平成１９年度試験において本来合格していたにもかかわらず本件不正により不合格とされた者のうち３１名に対し，平成２２年１２月に総額７０９５万円の損害賠償金を，平成２０年度試験において本来合格していたにもかかわらず本件不正により不合格とされた２２名に対し，平成２３年３月に総額１９５０万円の損害賠償金を，それぞれ支払った。
(6)県は，県教委の幹部職員等から，上記(5)の損害賠償金の財源の一部として，平成２３年２月から３月にかけて合計４８４２万４６１６円の寄附を受けた。(7)県教委は，平成２３年８月，上記(5)の損害賠償金（総額９０４５万円）につき，損害賠償金総額から上記寄附の合計額及び本件返納に係る額（以下「本件返納額」という。）を控除した９４７万９４８８円について求償することとし，平成１９年度試験における本件不正に関与した者に対して求償すべき額を７３９万８３２０円，平成２０年度試験における本件不正に関与した者に対して求償すべき額を２０８万１１６８円と決定した。


(8)県は，平成２３年１１月から同２４年２月にかけて，平成１９年度試験に関して求償すべきものとされた７３９万８３２０円につき，Ｂ夫妻から４４万４６８７円，Ａから１９５万３６３３円の各弁済を受けるとともに，平成２０年度試験に関して求償すべきものとされた２０８万１１６８円につき，Ｄから２０万８６４８円，Ｉから１８７万２５２０円の各弁済を受けた。また，県は，県教委の教育委員有志等から，上記(7)の求償金の財源の一部として，平成２４年２月に５００万円の寄附を受けた。
３原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断して，上告人らのＡ，Ｂ夫妻及びＤ（以下「Ａら」という。）に関する４号請求並びに上告人Ｘ１及び同Ｘ２（以下「   上告人Ｘ１ら」とい   う。）のＥ及びＦ（以下「Ｅら」という。）に関する３号請求及び４号請求をいずれも棄却すべきものとした。県教委には，従前から，小・中学校教諭の選考に試験の総合点以外の要素を加味すべきであると考える幹部職員が存在するなどの事情があり，県教委がこれに対して確固とした方針を示してこなかったことが本件不正の土壌となったことは否定し得ず，県教委には本件不正について一定の責任がある。また，公務員の退職手当には賃金の後払いという性格があること等をも考慮すると，求償権の行使に当たり，退職手当の返納や不支給の事実を合理性の認められる限度で考慮することは許容されるところ，Ａが本件返納命令を受けたのは退職手当の支給を受けてから２年が経過した後であり，返納の実現は必ずしも確実ではなかった。したがって，本件返納額を求償権行使に当たって考慮することは，過失相殺又は信義則上の制限として合理性を有するから，県がこれに相当する額を求償しないことは違法ではない。そうすると，県が本件不正に関与した者に対して求償すべき金額は上記２(7)の９４７万９４８８円であり，これは同(8)の各弁済及び寄附によってその全額が回収されているから，県がＡらに対して求償すべき金額はなく，また，県がＥらに対する求償権を取得したか否かについては判断をする必要がない。４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
前記事実関係等によれば，本件不正は，教育審議監その他の教員採用試験の事務に携わった県教委の職員らが，現職の教員を含む者から依頼を受けて受験者の得点を操作するなどして行われたものであったところ，その態様は幹部職員が組織的に関与し，一部は賄賂の授受を伴うなど悪質なものであり，その結果も本来合格していたはずの多数の受験者が不合格となるなど極めて重大であったものである。そうすると，Ａに対する本件返納命令や本件不正に関与したその他の職員に対する退職手当の不支給は正当なものであったということができ，県が本件不正に関与した者に対して求償すべき金額から本件返納額を当然に控除することはできない。また，教員の選考に試験の総合点以外の要素を加味すべきであるとの考え方に対して県教委が確固とした方針を示してこなかったことや，本件返納命令に基づく返納の実現が必ずしも確実ではなかったこと等の原審が指摘する事情があったとしても，このような抽象的な事情のみから直ちに，過失相殺又は信義則により，県による求償権の行使が制限されるということはできない。
したがって，上記の事情があることをもって上記求償権のうち本件返納額に相当する部分を行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。５以上のとおりであるから，論旨は理由があり，原判決中，上告人らのＡらに関する４号請求並びに上告人Ｘ１らのＥらに関する３号請求及び４号請求に関する部分は破棄を免れない。そして，県の教員採用試験において不正が行われるに至った経緯や，本件不正に対する県教委の責任の有無及び程度，本件不正に関わった職員の職責，関与の態様，本件不正発覚後の状況等に照らし，県による求償権の行使が制限されるべきであるといえるか否か等について，更に審理を尽くさせるため，上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
なお，上告人Ｘ１ら以外の上告人らのＥらに関する３号請求及び４号請求に係る上告は理由がなく，また，上告人らのその余の請求に関する上告については上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので，棄却することとする。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官山本庸幸の意見がある。
裁判官山本庸幸の意見は，次のとおりである。
私は，原判決を破棄し，本件を原審に差し戻すとの多数意見に賛成するものであるが，その理由については考えを異にするところもあるので，意見を申し述べたい。それは，前記２(6)の寄附（以下「第１寄附」という。）に相当する金額を，Ａらに対する請求額から差し引く根拠があるのかという点である。というのは，第１寄附に係る寄附金を集めた趣旨は，その実施概要に係る書面によれば，本事件によって損害を被った被害者に対する迅速な賠償に充てるとともに，これにより県の財政にも過度の負担をかけないようにというものではないかと考えられる。それが寄附者の自主的な善意に支えられて集められているのであれば，それ自体は，被害者の救済等に資するので誠に結構なことである。
ところが，そうした寄附者の善意によるはずの寄附金相当額が，原判決によれば，いつの間にかＡらに対する請求額から差し引かれ，結果的にその分だけ損害賠償責任を免除するように使われている。特にＡは，収賄という重大な犯罪を犯して有罪が確定した者である。前記２(8)の寄附（以下「第２寄附」という。）は，そういう者であっても，これまでの同僚が寄附金を出し合って個人的に支えようという趣旨で寄附されたものと認められるので，第２寄附を請求額から差し引くのは，まだ理解できる。
しかしながら，第１寄附は，少なくとも上記書面を見る限り，そのような趣旨であったとは，全くうかがえないものである。したがって，原審は，第１寄附を請求額から差し引いた理由及び根拠として，第１寄附は本来合格していたにもかかわらず不合格となった者に対して県が支払った損害賠償金の財源に充当してほしいとの趣旨を示して拠出されたものであること等から，県が実質的にその補てんを受けたと評価できるという事情を挙げるが，このような事情だけではとても納得することができない。


平成２８年３月８日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００４３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年２月４日
判     決
原告               キュアバック
ゲーエ   ムベー   ハー
訴訟代   理人弁   理士                原   謙三
同               福井   清
同               藤    田    けんじろう
同               中尾守男
同               青野直樹
同               鶴   田   健太郎
同               小池隆彌
同               黒田敏朗
同               長谷川   和   哉
被告               特許庁長官
指定代理人               田村明照
同             高堀栄二
同             井上   猛
同             金子尚人
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１３－１１６３６号事件について平成２６年１０月２０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，発明の名称を「トランスフェクションおよび免疫活性化のためのＲＮＡの複合化」とする発明について，平成２０年９月４日を国際出願日とする特許出願（特願２０１０－５２３３２４号，優先権主張２００７年（平成１９年）９月４日・欧州特許庁（ＥＰ）。以下「本願」といい，優先権主張日を「本願優先日」という。）をした（甲１）。
原告は，平成２４年８月２８日付けで拒絶理由通知を受けたため，同年１１月２８日付けで，本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正（甲５）をしたが，平成２５年２月８日付けで拒絶査定を受けた。そこで，原告は，同年６月１９日，拒絶査定不服審判を請求するとともに，本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正（以下「本件補正」という。甲２）をした。
(2)特許庁は，上記請求を不服２０１３－１１６３６号事件として審理を行い，平成２６年１０月２０日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（出訴期間９０日附加。以下「本件審決」という。）をし，同年１１月４日，その謄本が原告に送達された。(3)原告は，平成２７年３月４日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前（ただし，平成２４年１１月２８日付け手続補正による補正後。以下同じ。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲５。以下，同請求項１に係る発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】
１つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも１つのＲＮＡ（分子）
を包含する免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡであって，
上記ＲＮＡと上記オリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互作
用によって連結しており
上記１つのＲＮＡ（分子）の，上記１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）が，０．５～５０の範囲内にあって，上記オリゴペプチドは８～１５アミノ酸の長さであり，かつ以下の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ   （式Ｉ）
によって表され，
上記実験式において，
ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＋ｘ＝８～１５であり，かつｌ，ｍ，ｎ，およびｏは，それぞれ独立して，０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，および１５から選択された任意の数値であり，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎの総含有量が，上記オリゴペプチドの全てのアミノ酸の少なくとも５０％に相当するように規定され；Ｘａａは，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎ以外の天然アミノ酸または非天然アミノ酸から選択された任意のアミノ酸であり；さらにｘは，０，１，２，３，４，５，６，７，および８から選択された任意の数値であり，Ｘａａの総含有量が，上記オリゴペプチドの全アミノ酸の５０
％を超えないように規定された，
腫瘍または癌疾患，循環器病，感染症，（感染性）ウイルス性疾患，自己免疫疾患，（単）遺伝子疾患，および／またはアレルギーから選択される疾病の処置および／または予防における治療用複合化ＲＮＡ。」
(2)本件補正後のもの
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲２。以下，同請求項１に係る発明を「本願補正発明」という。下線部は，本件補正による補正箇所である）。
「【請求項１】
１つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも１つのＲＮＡ（分子）
を包含する免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡであって，
上記ＲＮＡと上記オリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互作
用によって連結しており
上記１つのＲＮＡ（分子）の，上記１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）が，０．５～５０の範囲内にあって，上記オリゴペプチドは８～１５アミノ酸の長さであり，かつ以下の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ   （式Ｉ）
によって表され，
上記実験式において，


ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＋ｘ＝８～１５であり，かつｌ，ｍ，ｎ，およびｏは，それぞれ独立して，０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，および１５から選択された任意の数値であり，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎの総含有量が，上記オリゴペプチドの全てのアミノ酸の少なくとも５０％に相当するように規定され；Ｘａａは，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎ以外の天然アミノ酸または非天然アミノ酸から選択された任意のアミノ酸であり；さらにｘは，０，１，２，３，４，５，６，７，および８から選択された任意の数値であり，Ｘａａの総含有量が，上記オリゴペプチドの全アミノ酸の５０
％を超えないように規定され，
上記複合化一本鎖ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子），対，上記１つ以上のオリゴペプチドのモル比が，１：２５０以上であり，腫瘍または癌疾患，循環器病，感染症，（感染性）ウイルス性疾患，自己免疫疾患，（単）遺伝子疾患，および／またはアレルギーから選択される疾病の処置および／または予防における治療用複合化ＲＮＡ。」
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本願補正発明は，本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第２００６／０４６９７８号公報（以下「引用例１」という。）に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである，②本願発明は，引用例１に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本願は拒絶されるべきであるというものである。
(2)本件審決が認定した引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。），本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
「Ｐｏｒｔ－３（ＨＩＶ    Ｔａｔ：ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ；ＳＥＱＩＤ    ＮＯ：２９）カチオン性ペプチドと緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡの非共有結合複合体であって，Ｐｏｒｔカチオン性ペプチドとＲＮＡの複合比は，１００：１～１：１の範囲である複合体。」
イ一致点
「１つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも１つのＲＮＡ
（分子）を包含する複合化一本鎖ＲＮＡであって，
上記ＲＮＡと上記オリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互
作用によって連結しており
上記オリゴペプチドは１３アミノ酸の長さであり，かつ以下の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ
（式Ｉ）によって表され，
上記実験式において，
ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＋ｘ＝１３であり，かつｌは６，ｍは２，ｎ，およびｏは０であり，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎの総含有量が，上記オリゴペプチドの全てのアミノ酸の少なくとも５０％に相当するように規
定され；
Ｘａａは，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎ以外の天然アミノ酸または非天然アミノ酸から選択された任意のアミノ酸であり；さらにｘは５であり，Ｘａａの総含有量が，上記オリゴペプチドの全アミノ酸の５０％を超えないように規定される複合化ＲＮＡ。」である点。
ウ相違点
(ア)相違点(1)
「複合化一本鎖ＲＮＡ」が，本願補正発明においては「免疫活性化」との性質を有し，「腫瘍または癌疾患，循環器病，感染症，（感染性）ウイルス性疾患，自己免疫疾患，（単）遺伝子疾患，および／またはアレルギーから選択される疾病の処置および／または予防における治療用」に用いるものであることが特定されているのに対し，引用発明においては，緑色蛍光タンパク質をコードするものである点。
(イ)相違点(2)
複合体の１つのＲＮＡ（分子）の，１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）が，本願補正発明においては，０．５～５０の範囲内であるのに対し，引用発明においては，１．１４であり，また，複合体の構成成分の複合比が，本願補正発明においては，「複合化一本鎖ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子），対，上記１つ以上のオリゴペプチドのモル比が，１：２５０以上」であるのに対し，引用発明においては，１００：１～１：１（判決注ＲＮＡ対オリゴペプチドのモル比という意味では，厳密には１：１～１：１００）の範囲である点。
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１（引用発明の認定の誤り）
本件審決は，引用例１の記載から前記第２の３(2)アの引用発明を認定した。
しかしながら，以下のとおり，引用例１の記載から上記の引用発明を認定することは誤りである。


ア引用例１には，多くの形質転換の方法，治療プロトコル及び一般的な技術論が記載されているが，これらの記載を裏付ける実験データの記載はないから，引用例１の記載は，単に理論上の可能性を示唆するにとどまる。しかも，引用例１には，イン・ビボ条件における効果の記載もない。なお，被告の主張するように，核酸とカチオン性ペプチドの複合体を用いることにより，トランスフェクションをすることは周知であり，ＧＦＰをコードするＲＮＡを対象の細胞に導入することはトランスフェクションによる遺伝子発現を観察するためによく用いられているが，ＲＮＡとペプチドとの複合体を作製して，その複合体を用いて，対象の細胞を形質転換するという方法を採用するに当たって，当該ＲＮＡをどのようなペプチドに複合化させても，必ず対象の細胞を形質転換できるわけではない。したがって，実験的証拠の記載もない引用例１からは，形質転換できるという効果を奏する複合体が得られることや，仮に複合体が得られたとしても，引用例１に記載された性質を示すことは確認できないのであるから，引用例１には実施可能なものとして完成した発明が記載されているとはいえない。
イ引用例１には，本件審決で引用発明を認定する基礎となったＰｏｒｔ－３（ＨＩＶ    Ｔａｔ：ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ；    ＳＥＱＩＤＮＯ：２９）カチオン性ペプチド（以下「Ｐｏｒｔ－３カチオン性ペプチド」ということがある。）以外にも多数のペプチドが記載されている上に，引用例１の実施例１の記載のみを参照しても，Ｐｏｒｔ－３カチオン性ペプチド以外に，本願補正発明の構成を有するものではない二つのペプチドが含まれている。
そうすると，引用例１の記載からＰｏｒｔ－３カチオン性ペプチドを選択することは当業者において容易ではなく，そのような特定は，後知恵によってのみ可能なものというべきであるから，引用例１に基づいて引用発明を認定することはできない。
(2)取消事由２（相違点(1)の容易想到性の判断の誤り）ア本件審決は，相違点(1)につき，引用発明が細胞性免疫反応を誘導するものである一方，本願補正発明が有する性質は「生得の免疫反応を誘引する」等の限定を付すことなく，単に「免疫活性化」と特定されるものであるから，細胞性免疫反応の誘導をも包含するものであるとの判断を前提に，腫瘍または癌疾患，感染症治療，（感染性）ウイルス性疾患などの処置，予防に有用な樹状細胞ワクチンを製造するために，引用発明の緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡに代えて，腫瘍細胞や病原体由来のｍＲＮＡを用いて，複合化一本鎖ＲＮＡを得ることは当業者が容易に想到することであり，このようにして得られた複合化一本鎖ＲＮＡは，樹状細胞に細胞性免疫反応を誘導させる性質，つまり，「免疫活性化」との性質を有するものであると判断した。
イしかしながら，本願の特許請求の範囲の請求項１にいう「免疫活性化」は，免疫反応を活性化する生得（抗原非依存性）の効果を指すために一般的に広く用いられる語であり，本願発明における「免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡ」は，複合化一本鎖ＲＮＡがそれ自体で身体に対して非特異的な免疫活性効果を有するものを意味する。
このことは，本願の明細書（以下，本願の明細書と図面を併せて「本願明細書」という。）の実施例５及び図７において，ルシフェラーゼをコードするＲＮＡとノナアルギニン（（Ａｒｇ）９）との複合体を，ヒトＰＢＭＣｓに触れさせると，ＴＮＦ－α等のサイトカインの生産及び分泌が生じているところ，これは，非特異的な免疫応答によるものか，又は，ＲＮＡ／ペプチド複合体自体が起因した生得の免疫応答による「免疫活性」の特徴的な性質であることや，本願明細書の段落【００６０】及び実施例５のとおり，本願補正発明は，ＲＮＡ／ペプチド複合体自体が，細胞質基質ではなくエンドソームの内部に存在するＴＬＲ受容体と結合することにより，特定のサイトカインを分泌することで，生得の免疫反応を引き起こすものであることからも明らかである。
ウこれに対し，引用例１には，実施例１に，ｍＲＮＡがコードするレポータータンパク質（緑色蛍光タンパク質）のＨｅＬａ細胞への輸送に関する記載があるにすぎないことからも明らかなように，細胞をトランスフェクションするためにカチオン性ペプチドを用いること，及びトランスフェクトされるｍＲＮＡから細胞質基質において翻訳されたタンパク質抗原が抗原提示細胞上に提示され，これにより免疫反応を引き起こすこと，すなわち従来から知られている抗原特異的な免疫応答が開示されているにとどまる。
エ以上のとおり，本願補正発明に係る免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡと，引用例１に開示されている複合体とでは，免疫を誘導するための機構が全く異なるから，当業者が引用例１に基づき本願補正発明の相違点(1)に係る構成を容易に想到し得たものということはできず，本件審決の判断は誤りである。


(3)取消事由３（相違点(2)の容易想到性の判断の誤り）本件審決は，相違点(2)に関し，引用例１の緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡについて，２３８アミノ酸において１個のアミノ酸につき３個のヌクレオチドが対応付けられている配列を開示する甲４を根拠として，「当該ｍＲＮＡの残基数が７００残基程度であることは本願優先日当時の技術常識である。」とした上で，カチオン性ペプチドとＲＮＡの複合比が「１００：１」である場合，引用発明のＮ／Ｐ比は１．１４（＝８×１００／７００）となると認定した上で，複合体の効率的な複合体形成や導入のために，「複合化一本鎖ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子），対，上記１つ以上のオリゴペプチドのモル比」を最適化し，１：２５０以上とすることや，複合体のカチオン性ペプチドの正電荷とＲＮＡの負電荷のバランスに着目して，複合体の「１つのＲＮＡ（分子）の，１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）」のようなパラメータを設定，最適化し，これを０．５～５０の範囲内とすることは当業者が適宜行うことであり，本願明細書をみても，そのような数値限定をすることの臨界的意義は認められない旨判断した。
しかしながら，以下のとおり，本件審決の判断は誤りである。
アＮ／Ｐ比について
(ア)Ｎ／Ｐ比は，ペプチド対ＲＮＡのモル比に対応するもので，ＲＮＡのモル量当たりのペプチドの数が掛け合わされた，複合タンパク質の正の荷電のアミノ酸（Ｎ）の数を，負の荷電である当該ＲＮＡのモル量当たりのリン酸（Ｐ）部分の数で割ることで定義される数値であり，ｍＲＮＡの長さ（リン酸部分の数で示されるヌクレオチドの数）は，ＲＮＡ分子によって定義されるＮ／Ｐ比の算出の決め手となることはよく知られている。
この点，引用例１には，緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの長さについて一切記載がない上に，緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの長さは，コード領域のヌクレオチドの数に依存するだけでなく，ｍＲＮＡの５’非翻訳領域及び３’非翻訳領域の長さにも依存することに照らすと，引用発明の緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡについて，甲４を根拠として，引用発明の緑色蛍光タンパク質のｍＲＮＡの塩基数が７００塩基程度であることが本願優先日当時の技術常識であると認定することは誤りである。
そして，引用例１に基づいて導き出せる事項は，せいぜい，引用発明の緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの長さは，確実に７００塩基より極めて大きいであろうということだけにすぎないから，このような引用例１の開示事項から，本願発明の相違点(2)のＮ／Ｐ比に係る構成が示唆されることはない。
(イ)本件審決は，本願補正発明のＮ／Ｐ比について臨界的意義が認められない旨判断している。
しかしながら，引用発明では，免疫反応に関して，抗原をコードする核酸で形質転換された細胞において，コードされた抗原を発現させることが記載されているのみであるのに対し，本願補正発明は，あらゆる抗原の発現及び提示を含まない，生得の免疫反応を引き起こすことを課題として，これを解決するものであり，その効果も開示されている。このように，本願補正発明と引用発明とでは，解決しようとする課題が異なり，得られる効果も異質であるから，引用発明に基づく本願補正発明の進歩性を判断するに際して，Ｎ／Ｐ比の値に関する臨界的意義を問題とする必要はない。
(ウ)被告は，核酸を細胞にトランスフェクションする際，核酸をカチオン性ポリマーとの複合体とすること，及び，そのＮ／Ｐ比については，本願優先日前にすでに多数の文献（乙５ないし７）に記載されていたほか，核酸とカチオン性ペプチドとの複合体のＮ／Ｐ比として，０．５～５０の範囲内の数値である，例えば２～３程度の数値が，トランスフェクション効率の点で好ましいことが本願優先日前の周知事項であった（乙４，８，９）から，引用発明においてトランスフェクション効率を高めるために，Ｎ／Ｐ比を最適化し，０．５～５０の範囲内の数値とすることは，当業者であれば容易になし得ることである旨主張する。しかしながら，被告が挙げる上記各文献に記載されたヌクレオチドは，引用発明のものよりも短かったり（乙７），トランスフェクトするヌクレオチドがＲＮＡでなくＤＮＡであったり（乙４，８，９）するもので，引用発明の複合体の構成要素とは異なる。そして，トランスフェクションのしやすさは，Ｎ／Ｐ比だけでは決定されず，複合体の大きさなど様々な要素が影響するものであるから，ある複合体についてトランスフェクションの効率上好ましいとされるＮ／Ｐ比を，トランスフェクションの対象が異なる別のものに適用することはできない。
したがって，被告の上記主張は理由がない。
イ複合化一本鎖ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子），対，上記１つ
以上のオリゴペプチドのモル比について，
(ア)引用例１は，ペプチド対ＲＮＡ複合体の比が１００：１～１：１の範囲にある，つまり，ＲＮＡ分子１個当たり，最大でもペプチドは１００個以下であると明確に記載しており，これ以外に数値範囲についての記載はない。しかも，引用発明における上記数値範囲は，本願補正発明と異なる引用例１記載の発明の目的である，細胞形質転換及び細胞サイトゾル内でのｍＲＮＡ翻訳（前記⑵ウ）に適合するよう設定されたものである。したがって，上記の数値は単なる例示ではなく，引用発明に接した当業者において，上記の数値を変更することはない。仮に，引用発明の上記の数値範囲が単なる一例を示したものにすぎないとしても，相違点(2)の構成に係るモル比は，引用例１に記載された，トランスフェクションして生成されるタンパク質抗原による免疫誘導という課題ではなく，引用例１に記載のない，複合体自体がＴＬＲに結合することによる免疫活性という本願補正発明の課題を検討して初めて想到し得るものである。そうすると，引用発明に接した当業者において，引用発明のモル比につき，相違点(2)のモル比に係る構成とする動機付けがない。
したがって，引用発明から本願補正発明との相違点(2)の構成に係るモル比を想到することはできない。


(イ)前記ア(ア)のとおり，引用例１記載の緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの長さは明らかではない。もっとも，甲４には，１０００塩基よりわずかに大きい緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの塩基長の開示があるから，仮に引用例１記載の緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの塩基長としてこれを用いるとしても，引用発明の複合体のＮ／Ｐ比を本願補正発明でおいて特定された０．５～５０の範囲とするためには，引用発明におけるＲＮＡとＰｏｒｔ－３カチオン性ペプチドの複合比は，少なくとも１：６２．５以上となり，引用発明の同比１：１～１：１００のうち，１：６２．５～１：１００というわずかな範囲でしか実現されず，それ以外の範囲では実現されない。引用発明における緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの長さがより長ければ，本願補正発明において特定されたＮ／Ｐ比の範囲を満たすためのＲＮＡ１個に対するペプチドのモル比の範囲はさらに狭くなる。
そうすると，引用発明において，本願補正発明において特定されるようなＮ／Ｐ比の範囲となるようなモル比を選択するための具体的な教示があるということはできず，そのような選択は後知恵によってのみ可能というべきであるから，当業者は相違点(2)のモル比に係る構成を容易に想到し得ない。
(ウ)ａ引用発明における抗原特異的な免疫反応の活性化の効果を奏するためには，ＲＮＡを当該ＲＮＡがコードしている抗原タンパク質に翻訳することを可能にするために，複合体が，細胞内で，翻訳機構（リボソーム）の存在する細胞質に輸送される必要がある。しかしながら，引用発明におけるＲＮＡ複合体のように，ＲＮＡに対するペプチドのモル比が２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）であるようにすると，そのような重い複合体は細胞質に到達できず，仮にイン・ビトロ等で人工的に細胞質に到達させたとしても，複合体中のＲＮＡが複合化しているペプチドに「遮蔽」されてしまい，細胞質内のリボソームがＲＮＡに翻訳可能なように結合できず，抗原が全く発現されないことが当業者において知られている。そうすると，当業者において，引用発明のＲＮＡに対するペプチドのモル比を２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）とすることはない。
なお，本願補正発明に係る免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡは，非特異的な（生得の）免疫反応を可能にするために，細胞の細胞質ではなく，ＴＬＲ７／８の存在する細胞のエンドソーム区画内に輸送される必要があるから，そのような効果を奏するために本願補正発明の構成が採用されているものである。
ｂ被告は，本願明細書の実施例４及び図８において，ルシフェラーゼｍＲＮＡのノナアルギニン（（Ａｒｇ）９）に媒介されるトランスフェクションにおけるルシフェラーゼの発現が示されており，ＲＮＡに対するペプチドのモル比が２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）であるような重いＲＮＡ複合体であっても，細胞質内のリボソームに到達することが示されている旨主張する。
確かに，イン・ビトロの実験においては，本願明細書の実施例４及び図８に示されるような結果となるものの，イン・ビボの条件では，これと異なり，その理由は不明であるものの，タンパク質は発現しないか，弱い発現が確認されるのみであることは，当業者において周知である（甲１０）。そして，実際に問題とすべきは，複合化ＲＮＡのイン・ビボにおける挙動であるから，本願明細書の上記記載は，ＲＮＡに対するペプチドのモル比が２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）であるような重いＲＮＡ複合体であっても，リボソームに到達することを示すものとはいえない。したがって，被告の上記主張は理由がない。
(エ)ａ本件審決は，モル比を１：２５０以上とすることにつき，臨界的意義は認められない旨判断している。
しかしながら，前記ア(イ)と同様の理由により，モル比の点について臨界的意義を問題とすべきでない。
仮に臨界的意義を問題とすべきとしても，本願明細書の図７には，（Ａｒｇ）９：Ｌｕｃ－ＲＮＡの質量比１：２（ＲＮＡ分子１個当たりペプチド１９２個のモル比に対応する）～１０：１（ＲＮＡ分子１個当たりペプチド３８３３．８個のモル比に対応する）の複合体において，顕著に優れた生得の免疫活性効果を確認できる反面，質量比１：５（ＲＮＡ分子１個当たりペプチド７６．７個のモル比に対応する），１：８及び１：１０の複合体の場合にはその効果は顕著に低くなることが示されている。
さらに，本願明細書の実施例８，図１０及び図１１において，１個のＲＮＡ分子に対してペプチドを２５０個以上用いるという技術思想によって，極めて高い免疫活性効果が得られることが裏付けられているほか，実施例１１，図２１及び図２２において，引用例１で開示された最大値であるＲＮＡ１個当たりペプチド１００個というモル比では，対照系であるｗ／ｏＲＮＡと比較して免疫活性効果を一切示していない一方，ＲＮＡ１個当たりのペプチド数を増加させて，５００個から５０００個とした場合には，ＴＮＦα又はＩＬ－６サイトカインのそれぞれの発現によって示される免疫活性効果が大幅に増加することが示されている。
以上によると，モル比を１：２５０以上とすることの臨界的意義は明らかである上に，当該モル比によって得られる効果は引用発明から予測される範囲を超えた顕著な効果を奏する。
したがって，本件審決の上記判断は誤りである。
ｂ被告は，本願補正発明における複合化一本鎖ＲＮＡは，その長さや配列の限定がなく，５～２００００という広範囲のヌクレオチドの長さのものを含む任意のＲＮＡであるから，前記ａの本願明細書の記載によっても，本願補正発明全体が同様の効果を奏するとはいえない旨主張する。


しかしながら，ＴＬＲに結合するという生得の免疫活性の性質は，ＲＮＡの長さに依存するものではなく，本願補正発明の構成に依存するものであるから，被告の上記主張は理由がない。そもそも，審査の過程で述べられなかった理由を進歩性欠如の理由とすることは許容されるべきではない。
また，被告は，本願明細書の実施例８，図１０及び１１で用いられた免疫活性化複合化一本鎖は，本願補正発明の構成とは異なるものであるから，これらを根拠に本願補正発明の効果を主張することはできない旨主張する。
しかしながら，原告の本願明細書の実施例８，図１０及び図１１に基づく主張は，ペプチドと複合した一本鎖ＲＮＡによって，抗原の発現を求めずに優れた生得の免疫活性を得るという課題について検討したからこそ，ペプチド：モル比が１：２５０以上という構成に想到したことを説明するためのものにすぎないから，被告の上記主張はその前提を欠くものである。
２被告の主張
(1)取消事由１に対し
ア原告は，引用例１には，多くの形質転換の方法，治療プロトコル及び一般的な技術論が記載されているが，これらの記載を裏付ける実験データの記載はなく，したがって，引用例１の記載は，単に理論上の可能性を示唆するにとどまるのであって，引用例１からは，形質転換できるという効果を奏する複合体が得られることや，仮に複合体が得られたとしても，引用例１に記載された性質を示すことは確認できないから，実施可能なものとして完成した発明が記載されているとはいえない旨主張する。しかしながら，本件審決は，引用例１の請求項２９（甲３の３１頁，甲３の訳文である乙１の２７頁）及び実施例１（甲３の２７頁１５行～２８頁２行，甲３の訳文である乙１の２６～２７頁）に基づいて，「Ｐｏｒｔ－３（ＨＩＶ    Ｔａｔ：ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ；    ＳＥＱＩＤＮＯ：２９）カチオン性ペプチドと緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡの非共有結合複合体であって，Ｐｏｒｔカチオン性ペプチドとＲＮＡの複合比は，１００：１～１：１の範囲である複合体。」という物質を
「引用発明」として認定したものである
そして，引用例１には，本願優先日前の技術常識に照らして，本件審決が引用発明として認定した複合体が製造できるように記載されており，引用発明は，仮定ではなく実態ある物として把握できる。また，核酸とカチオン性ペプチドの複合体を用いることにより，トランスフェクションできることは周知技術であり（乙４，８，９），しかも，引用例１の実施例で用いられている緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）は，トランスフェクションによる遺伝子発現を観察するためによく用いられるレポータータンパク質であるから，たとえ引用例１に実験的証拠がないとしても，当業者は，引用例１の複合体が形質転換可能なものであることは，十分に理解できる。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ原告は，引用例１の記載から配列番号２９のペプチドを選択することは困難というほかないから，これに基づいて引用発明を認定することはできない旨主張する。
しかしながら，進歩性の判断は，従来技術における本願発明に最も近似する発明（主たる引用発明）から出発して，これに主たる引用発明以外の引用発明及び技術常識等を総合的に考慮して，当業者において，当該発明における，主たる引用発明と相違する構成に到達することが容易であったか否かによって判断するのが客観的かつ合理的な手法とされているところ，本件審決は，進歩性判断の出発点となる引用発明として，「Ｐｏｒｔ－３（ＨＩＶ    Ｔａｔ：ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ；    ＳＥＱＩＤＮＯ：２９）カチオン性ペプチドと緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡの非共有結合複合体であって，Ｐｏｒｔカチオン性ペプチドとＲＮＡの複合比は，１００：１～１：１の範囲である複合体」という，本願補正発明に最も近似する発明を認定したものである。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由２に対し
原告は，「免疫活性化」は，免疫反応を活性化する生得（抗原非依存性）の効果を指すために一般的に広く用いられる語であり，本願発明における「免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡ」は，複合化一本鎖ＲＮＡがそれ自体で身体に対して非特異的な免疫活性効果を有するものであるのに対し，引用例１には，細胞をトランスフェクションするためにカチオン性ペプチドを用いること，及びトランスフェクトされるＲＮＡ又はｍＲＮＡから細胞質基質において翻訳されたタンパク質抗原が抗原提示細胞上に提示され，これにより免疫反応を引き起こすこと，すなわち従来から知られている抗原特異的な免疫応答が開示されているにとどまるから，本願補正発明に係る免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡと，引用例１に開示されている複合体とでは，免疫を誘導するための機構が全く異なり，当業者が引用例１に基づき本願補正発明の相違点(1)に係る構成を容易に想到し得たものということはできない旨主張する。しかしながら，本願の特許請求の範囲の請求項１には，「免疫活性化」を「非特異的免疫応答（抗原非依存性）」の誘導のみに限定する記載は存在しない。
また，「免疫活性化」という用語は，「免疫反応を活性化する」ことを意味し，ここで「免疫反応」とは，「免疫現象に関係のある物質や細胞の生体内および生体外での反応の総体．免疫応答，抗原と抗体や補体との反応，免疫応答によって生じた機能細胞と抗原との反応など．」（乙３）を意味するから，「免疫活性化」という用語は，細胞に形質転換で導入された核酸にコードされた抗原が発現することにより誘発されるもの，つまり，「抗原特異的免疫応答」の活性化も含むものであるとするのが通常の解釈である。さらに，本願の特許請求の範囲の請求項１０の記載に照らすと，本願補正発明の複合化一本鎖ＲＮＡのＲＮＡは，腫瘍抗原をコードするｍＲＮＡなどを包含し，本願補正発明の「免疫活性化」が，「抗原特異的免疫応答」による「免疫活性化」を包含することは明らかである。


加えて，本願明細書段落【００９２】，【０１７６】及び【０１９２】の記載に照らしても，本願補正発明の複合化一本鎖ＲＮＡは，「抗原特異的免疫応答」の活性化にも使用し得ることが明らかである。なお，原告は，「免疫活性化」という表現は，免疫反応を活性化する，生得（抗原非依存性）の効果を指すために一般的に広く使用される旨主張するが，その根拠は何ら示されていない。
したがって，原告の本願発明の免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡと引用発明の複合体とでは，免疫系の根本的な免疫学的作用機序の観点から全く異なるとの主張は理由がなく，この主張を前提とする，引用例１から相違点(1)に係る構成を容易に想到することはできないとの主張も理由がない。
(3)取消事由３に対し
アＮ／Ｐ比について
(ア)原告は，引用発明の緑色蛍光タンパク質のｍＲＮＡの塩基数が７００塩基程度であることが本願優先日当時の技術常識であるとの本件審決の認定は誤りであり，引用例１に基づいて導き出せる事項は，せいぜい，引用発明の緑色蛍光タンパク質のｍＲＮＡの長さは，確実に７００塩基より極めて大きいであろうということだけにすぎないから，このように緑色蛍光タンパク質をコードするｍＲＮＡの長さを特定する記載すらない引用例１の開示事項から，本願発明の相違点(2)のＮ／Ｐ比に係る構成が示唆されることはない旨主張する。
しかしながら，本件審決は，引用発明の複合体のＮ／Ｐ比を最適化し，０．５～５０の範囲内とすることは当業者が適宜行うことであるとの判断をしているから，原告が誤りであると主張する点は本件審決の結論には影響しない。
また，核酸を細胞にトランスフェクションする際，核酸をカチオン性ポリマーとの複合体とすること，及び，そのＮ／Ｐ比については，本願優先日前にすでに多数の文献（乙５ないし７）に記載されていたほか，核酸とカチオン性ペプチドとの複合体のＮ／Ｐ比として，０．５～５０の範囲内の数値である，例えば２～３程度の数値が，トランスフェクション効率の点で好ましいことが本願優先日前の周知事項であった（乙４，８，９）。上記のような周知事項を考慮すれば，引用発明の複合体において，緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡに代えて，腫瘍細胞や病原体由来のｍＲＮＡを用いる際においても，トランスフェクション効率を高めるために，Ｎ／Ｐ比を最適化し，０．５～５０の範囲内の数値とすることは，当業者であれば容易になし得ることである。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)原告は，引用発明と本願補正発明とでは，解決しようとする課題が異なり，得られる効果も異質であることを理由として，引用発明に基づく本願補正発明の進歩性を判断するに際して，臨界的意義は不要であると主張するが，前記(2)と同様の理由により，原告の上記主張はその前提を欠き理由がない。
イモル比について
(ア)原告は，引用例１において，ペプチド：ＲＮＡ複合体比が１００：１～１：１の範囲にあることを明確に記載しているから，引用発明の複合体のＲＮＡ：ペプチドのモル比を１：２５０以上とすることは容易ではない旨主張する。
しかしながら，引用例１（甲３の２４頁１～５行，甲３の訳文である乙１の２３頁１４～２０行）には，「ＲＮＡの長さ，配列，及び，それらの濃度がカチオン性ペプチドとＲＮＡの比を決定するための関連要因である。効率的な複合体形成や導入のために比や濃度を最適化することは当業者にとって容易である。」という記載に続けて，「好ましい比は，ＲＮＡ分子に対してカチオン性ペプチドが１－１００」と記載していることから，当業者であれば，複合体のＲＮＡ：ペプチドのモル比を決定するにあたり，より優先されるべき事項は効率的な複合体形成や導入のための最適化であり，「ＲＮＡ分子に対してカチオン性ペプチドが１－１００」は単なる一例として記載されており，この範囲に限定されないと理解する。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ)原告は，引用例１は本願発明のＮ／Ｐ比の範囲に入るようなモル比を選択するための具体的な教示をしていない旨主張する。しかしながら，特定のカチオン性ペプチドと特定の核酸の複合体において，Ｎ／Ｐ比は，複合体を構成するカチオン性ペプチドと核酸との分子数の比，つまり両者のモル比に比例することになる。したがって，Ｎ／Ｐ比を最適化しようと思えば，必然的にモル比も最適化されることになる（なお，原告も平成２７年５月２２日付け原告第２準備書面第２(2)において，Ｎ／Ｐ比がペプチド対ＲＮＡのモル比に関連することを認めている。）。
したがって，引用発明におけるＰｏｒｔ－３カチオン性ペプチドと緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡの非共有結合複合体において，緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡに代えて，腫瘍細胞や病原体由来の特定のｍＲＮＡを用いる際，前記ア(ア)のとおり，トランスフェクション効率を高めるためにＮ／Ｐ比を最適化することが当業者であれば容易になし得ることである以上，それに伴って必然的に行われるペプチド対ＲＮＡのモル比の最適化も容易というべきである。


そして，核酸とカチオン性ペプチドとの複合体のＮ／Ｐ比として，例えば２～３程度の数値が，トランスフェクション効率の点で好ましいことが本願優先日前の周知事項であったところ，引用発明のＰｏｒｔ－３カチオン性ペプチドは，塩基性アミノ酸を８個含むためカチオン性ペプチド１分子当たりの塩基性アミノ酸の側鎖のＮの数は８個であることが特定される。そして，引用発明の複合体において，緑色蛍光タンパク質に代えて，引用例１に示された腫瘍抗原の代表的なもの，例えば，メラノーマ細胞由来の抗原であるｇｐ１００，ＭＡＲＴ－１や，乳癌細胞由来の抗原であるＭＵＣ－１などのｍＲＮＡに相補的なｃＤＮＡは，いずれも１０００塩基以上であるから，これらのＲＮＡも１０００塩基以上となる（乙１０ないし１２）。そこで，引用発明の複合体において，緑色蛍光タンパク質に代えて，引用例１に示された腫瘍抗原の代表的なもののｍＲＮＡを用いる際，Ｎ／Ｐ比を２～３程度に最適化しようとすれば，ＲＮＡ：ペプチドのモル比は１：２５０以上に最適化される。また，当業者であれば，核酸１分子当たりのリン酸基のＰの数が大きくなるほど，つまりはＲＮＡの長さが長くなるほど，ＲＮＡに対するペプチドのモル比も比例して大きくなることが理解できるところ，前記(ア)のとおり，当業者ならば，引用発明において複合体のＲＮＡ：ペプチドのモル比を決定するにあたり，より優先されるべき事項は効率的な複合体形成や導入であると理解するはずであるから，例えば，ＲＮＡの長さが１０００以上と長い場合には，「ＲＮＡ分子に対してカチオン性ペプチドが１－１００」との単なる一例の記載に拘泥することなく，ＲＮＡに対するペプチドのモル比を上記のとおり，１：２５０以上に最適化することに困難性はない。
(ウ)原告は，ＲＮＡに対するペプチドのモル比が２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）である重いＲＮＡ複合体は，コードされた抗原を発現するためのＲＮＡを翻訳するリボソームに到達できないことは技術常識であるから，当業者は，引用発明において，ＲＮＡに対するペプチドのモル比を２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）とはしない旨主張する。しかしながら，重い複合体であってもリボソームに到達することは，従来から知られており（乙４，８，９），複合体が重いからといって，リボソームに到達できないとはいえないし，そもそも，原告が主張するような技術常識は存在せず，現に，原告は，この点を裏付ける根拠を何ら示していない。
また，本願明細書の実施例４及び図８において，ルシフェラーゼｍＲＮＡのノナアルギニン（（Ａｒｇ）９）に媒介されるトランスフェクションにおけるルシフェラーゼの発現が示されており，ＲＮＡに対するペプチドのモル比が２５０以上（かつ，本願の特許請求の範囲の請求項１に特定するＮ／Ｐ比）であるような重いＲＮＡ複合体であっても，リボソームに到達することは，本願明細書自体に示されている。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(エ)原告は，本願明細書の図７，実施例８，図１０，図１１，実施例１１，図２１及び図２２を根拠として，複合体のＲＮＡ：ペプチドのモル比を１：２５０以上とすることは，非特異的免疫応答（抗原非依存性）の誘導という点において，臨界的意義を有する旨主張する。しかしながら，本願補正発明における一本鎖ＲＮＡは，本願の特許請求の範囲の請求項１において長さや配列が限定されておらず，本願明細書の段落【００４７】，【００４８】に記載されているように，５～２００００という広範囲のヌクレオチドの長さのものを含む任意のＲＮＡであるから，本願明細書の図７，２１，２２に，ある特定の複合体のＲＮＡ：ペプチドのモル比を１：２５０以上とすることで原告が主張するような効果があることの記載があるからといって，本願発明全体が上記と同様な効果を奏することが示されているとはいえない。また，ＲＮＡの長さは，ＲＮＡに対するペプチドのモル比に大きく影響を与えるものであるから，このようなＲＮＡの長さが特定されない本願補正発明において，「ＲＮＡに対するペプチドのモル比が，１：２５０以上」との発明特定事項には，技術的意義は認められない。
なお，本願明細書の実施例８，図１０及び１１で用いられた免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡは，本願補正発明の構成とは異なるものであるから，これらを根拠に本願補正発明の効果を主張することはできない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
１本願補正発明について
(1)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は前記第２の２(2)であるところ，本願明細書（甲１）の発明の詳細な説明には，概ね以下の記載がある（下記記載中に引用する図面のうち，図７，８，１０，１１，２１，２２については別紙明細書図面を参照）。
ア【０００１】
本発明は，８～１５アミノ酸の長さであり，かつ式（Ａｒｇ）ｌ（Ｌｙｓ）ｍ（Ｈｉｓ）ｎ（Ｏｒｎ）ｏ（Ｘａａ）ｘによって表わされる１つ以上のオリゴペプチドと複合体を形成するＲＮＡ（分子）を少なくとも１つ含む複合化ＲＮＡに関する。さらに，本発明は，上記本発明の複合化ＲＮＡを利用することによって，細胞または生体をトランスフェクトする方法に関する。また，本発明の開示内容には，上記本発明の複合化ＲＮＡを包含する薬学的組成物およびキット，ならびに，細胞，組織または生体をトランスフェクトするための上記本発明の複合化ＲＮＡの使用，および／または免疫反応を調節，好ましくは免疫反応を誘引または亢進するための上記本発明の複合化ＲＮＡの使用を含む。
【０００２】


遺伝子を導入する方法によって患者の細胞または組織に核酸をトランスフェトすることは，分子医学の主要な方法であって，多数の疾病の治療および予防において重要な役割を果たす。核酸のトランスフェクト方法が，組織または生体の免疫刺激を起こすことがある。あるいは，もしくは，さらに，核酸のトランスフェクションに続いて，導入された核酸によりコードされる情報のプロセッシング，つまり所望のポリペプチドまたはタンパク質への翻訳が起こることがある。核酸としてのＤＮＡまたはＲＮＡは，遺伝子治療に代わるアプローチとなる。核酸のトランスフェクションにより，トランスフェクトされた核酸のタイプに依存して，調節，例えば遺伝子発現の抑制または促進が起こることもある。これらの核酸のトランスフェクションは，通常，遺伝子を導入する方法を使って実施される。
【０００８】
タンパク質形質導入ドメイン（ＰＴＤ）は，細胞膜を貫通する能力を有し，それゆえに（マクロ）分子の細胞内への輸送を実現するので，「細胞貫通ペプチド」（…；ＣＰＰ）とも呼ばれることがある。ＣＰＰは低分子ペプチドであって，通常塩基性アミノ酸の含有量が多く，７～３０個のアミノ酸の長さを有する。ＣＰＰを介して細胞内へ輸送される上述のマクロ分子としては，ＤＮＡ，ｓｉＲＮＡ，またはＰＮＡ（ペプチド核酸）およびペプチドがあげられ，上記ＣＰＰは通常共有結合を介してこれらのマクロ分子に結合しており，細胞にトランスフェクトされる。細胞貫通ペプチド（ＣＰＰ）は，薬理学的な関心の高い多様な分子の細胞内輸送を，ｉｎｖｉｔｒｏおよびｉｎｖｉｖｏ双方で媒介するために使用され，成果をおさめている。ただし，細胞への取り込みが生じるメカニズムは依然不明である。ＣＰＰ類は多種多様であり…またはカチオン性かつ親水性のアルギニンリッチ・ペプチド類などからなる。…ＣＰＰ類が細胞内へ取り込まれる一般的なメカニズムは不明なままであるが，ポリアルギニンの場合の取り込みメカニズムとしてエンドサイトーシスが提案されている。エンドサイトーシスとは，マクロ分子が細胞膜を通過せずに細胞に入る細胞プロセスであり，…。いかなる理論に縛られるわけではないが，エンドサイトーシス中，ＣＰＰによって複合化されたマクロ分子は，まず，ヘパラン（ＨＳ）を含めた，負に帯電した細胞表面のグリコサミノグリカン（ｇｌｙｃｏｓａｍｉｎｏｇｌｙｃａｎ；ＧＡＧ）に結合する。そして，…エンドサイトーシスによって，例えば細胞外で細胞膜を上記ＣＰＰ結合マクロ分子を包むように折り畳むことによって，上記ＣＰＰ結合マクロ分子が細胞内に入る。この結果，ＣＰＰ結合マクロ分子が中に組み込れた袋状の小胞が形成される。後期エンドゾームおよび／またはゴルジ体および／または小胞体（ＥＲ）を介するＣＰＰ結合マクロ分子の輸送によって，ＣＰＰ結合マクロ分子が細胞質内へ運搬される。この段階で，ＣＰＰが誘引した一過的な孔が脂質二重層に開くことがある。あるいは，ＣＰＰによって複合化されたマクロ分子が細胞内の他の場所へ，例えば特定の目的に要求される作用様式によっては，エンドゾーム内へ輸送されることもある。一例としてＴＬＲ－７受容体およびＴＬＲ－８受容体はエンドゾーム中に位置している。したがって，免疫活性化ＲＮＡを細胞にトランスフェクトするとエンドゾームへ輸送され，例えば（具体的な相互作用およびその相互作用のパートナーによっては）下記のＲＮＡリガンドによって免疫活性化される。なお，上記免疫活性化ＲＮＡは，例えば，ＴＬＲ１からＴＬＲ１３（トール様受容体：ＴＬＲ１，ＴＬＲ２，ＴＬＲ３，ＴＬＲ４，ＴＬＲ５，ＴＬＲ６，ＴＬＲ７，ＴＬＲ８，ＴＬＲ９，ＴＬＲ１０，ＴＬＲ１１，ＴＬＲ１２，またはＴＬＲ１３）のリガンドから選択されたＴｏｌｌ（トール）様受容体（Ｔｏｌｌ－ｌｉｋｅｒｅｃｅｐｔｏｒ；ＴＬＲ）のリガンドである。
【０００９】
上記において定義された細胞貫通ペプチド（ＣＰＰ）は当該技術分野において周知であり，広く議論されている。ただし，ペプチド，タンパク質，およびＤＮＡを積荷として輸送するために，これらのＣＰＰを（キャリアとして）使用することは確立されており，上記ＣＰＰは通常共有結合で積荷分子に連結されている。一方，ＣＰＰを使った細胞内部へのＲＮＡ輸送は，非常に限られた事例数しか報告されておらず，特に低分子ＲＮＡ配列，例えば二本鎖ｓｉＲＮＡ配列に限定されている。
【００１７】


さらに，細胞へのトランスフェクションは，ＣＰＰをＲＮＡと組み合わせて使用することによって実施してもよい。ただし，ＲＮＡの細胞への輸送については，実施例がほんのわずかな件数しか実施されていない。その原因は，ＲＮＡの劣化が速いことと，複合体の安定性が低いことにあると考えられる。したがって，ＣＰＰを使ったＲＮＡのトランスフェクションは，比較的安定している二本鎖ＲＮＡ，例えばｓｉＲＮＡに限定されるようである。一例をあげると，Ｔｏｅｎｇｅｓｅｔ    ａｌ．（ＲＮＡ（２００６），１２：１４３１～１４３８）は，ｓｉＲＮＡと複合体を形成するステアリル化された８－アルギニン（Ａｒｇ）８を，低分子二本鎖ｓｉＲＮＡを海馬の神経細胞へｉｎｖｉｔｒｏ導入するために使用した。Ｔｏｅｎｇｅｓｅｔ    ａｌ．（２００６，前掲）の結果によれば，ｓｉＲＮＡの輸送またはその他のＲＮＡ分子の輸送には，キャリアペプチドのステアリル成分が必須であるように思われる。
【００１９】
以上を要約すれば，マクロ分子を細胞内へ輸送することを目的としたＣＰＰまたはその他のキャリアペプチドの使用に関する基本的な事項を，ペプチドおよびＤＮＡ分子の場合について示した。二本鎖ｓｉＲＮＡの細胞貫通特性を開示した具体的な報告はほとんどない。
【００２０】
ＲＮＡ導入は現代の分子医学では重要な道具である。また，ＤＮＡ分子は重大な問題を起こす可能性があるので，ＤＮＡ細胞トランスフェクションと比較して優れた性質を示す。例えば，ＤＮＡ分子を適用すると，そのＤＮＡが宿主ゲノムに組み込まれる危険性がある。…逆に，これらの危険性は，ＤＮＡの替わりにＲＮＡ，特にｍＲＮＡを使用すれば発生しない。例えば，ｍＲＮＡは宿主ゲノムに組み込まれない。また，転写の実行にはプロモーターなどのウイルス性配列が一切不要である。ＲＮＡの使用によって生じる欠点があるとすれば，ＤＮＡに比較して不安定であることがその原因となるかもしれない…。
イ【００２１】
ＲＮＡ分子自身は，上述のようにＤＮＡに比べて有利な特性を有するので，本発明の目的は，細胞内へのＲＮＡ輸送に適しており，かつ効率的なキャリアを提供することである。したがって，本発明は，効率的な細胞内へのＲＮＡトランスフェクションを可能にする溶液を提供する。
【００２３】
本発明の文脈において，複合化ＲＮＡとは，本発明において定義するように，実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘによって表わされる１つ以上のオリゴペプチドでもって，ＲＮＡとオリゴペプチドとの間で非共有的複合体を形成することによって複合化された，ＲＮＡ（分子），好ましくはｍＲＮＡであると理解すべきである。ここで，“非共有的”とは，ＲＮＡとオリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互作用によって可逆的に連結しており，上記分子は共有結合以外の任意のタイプの電子相互作用によって，例えばファンデルワールス結合（つまり，上記複合化分子の不特定な引力から発生する弱い静電性の引きつけあい）によって，互いに連結していることを意味している。ＲＮＡと少なくとも１つのオリゴペプチドとの連結は，複合体の解離平衡状態にある。細胞内については，理論に縛られるわけではないが，ＲＮＡとオリゴペプチドとが解離した状態の方で平衡であるように思われる。
ウ【００３７】
別の好適な実施形態によれば，本発明の複合化ＲＮＡのオリゴペプチドは，上述の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘによって表わされ，一般式Ａｒｇ９（Ｒ９とも称される），Ａｒｇ９Ｈｉｓ３（Ｒ９Ｈ３とも称される），Ｈｉｓ３Ａｒｇ９Ｈｉｓ３（Ｈ３Ｒ９Ｈ３とも称される），ＴｙｒＳｅｒＳｅｒＡｒｇ９ＳｅｒＳｅｒＴｙｒ（ＹＳＳＲ９ＳＳＹとも称される），Ｈｉｓ３Ａｒｇ９ＳｅｒＳｅｒＴｙｒ（Ｈ３Ｒ９ＳＳＹとも称される），（ＡｒｇＬｙｓＨｉｓ）４（（ＲＫＨ）４とも称される），Ｔｙｒ（ＡｒｇＬｙｓＨｉｓ）２Ａｒｇ（Ｙ（ＲＫＨ）２Ｒとも称される）からなる小群より選択される。一層好ましくは，これらの一般式は以下のように定義される。すなわち，Ａｒｇ９：Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－
Ａｒｇ－Ａｒｇ（配列番号２）


Ａｒｇ９Ｈｉｓ３：Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ｈｉｓ－Ｈｉｓ－Ｈｉｓ（配列番号３９）…
エ【００４７】
本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，（好ましくは，本発明に係る複合化ＲＮＡとして適用されるＲＮＡのタイプに依存して）任意の長さを有していてもよい。上記少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，トランスフェクトされるＲＮＡのタイプに応じて，５～２００００ヌクレオチドの長さ，さらに好ましくは５～１００００ヌクレオチドの長さ，または３００～１００００ヌクレオチドの長さ，一層好ましくは５～５０００ヌクレオチドの長さ，最も好ましくは２０～５０００ヌクレオチドの長さ，５０～５０００ヌクレオチドの長さ，１００～５０００ヌクレオチドの長さ，または３００～１００００ヌクレオチドの長さであってもよいが，これに限定されるものではない（下記の開示を参照）。
【００４８】
本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，任意のＲＮＡであってもよく，好ましくは，低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチド（好適な長さは５～８０，さらに好ましくは２０～８０ヌクレオチド），コーディングＲＮＡ，免疫活性化ＲＮＡ，ｓｉＲＮＡ，アンチセンスＲＮＡ，またはリボスイッチ，リボザイム，またはアプタマーである。ただしこれに限定されるものではない。さらに，本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，一本鎖ＲＮＡまたは二本鎖ＲＮＡ（後者は２本の一本鎖ＲＮＡ（複数分子）が非共有的に連結しているのであるから，一種のＲＮＡ（単一分子）であるともみなすことができる）であってもよいし，あるいは，部分的な二本鎖ＲＮＡ（これは通常，長めの一本鎖ＲＮＡ分子と比較的低分子の一本鎖ＲＮＡ分子とによって形成されるか，あるいは，長さがほぼ等しく，一方の一本鎖ＲＮＡ分子がもう一方の一本鎖ＲＮＡ分子に対して部分的に相補的であり，それゆえ両者がこの領域において二本鎖ＲＮＡ分子を形成する２本の一本鎖ＲＮＡ分子によって形成される）であってもよい。好ましくは，本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，一本鎖ＲＮＡである。本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，さらに，環状ＲＮＡまたは直鎖ＲＮＡであってもよく，好ましくは直鎖ＲＮＡである。さらに好ましくは，本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，（直鎖）一本鎖ＲＮＡである。本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は，リボゾームＲＮＡ（ｒＲＮＡ），トランスファーＲＮＡ（ｔＲＮＡ），メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ），またはウイルスＲＮＡ（ｖＲＮＡ），好ましくはｍＲＮＡである。本発明では，これらのＲＮＡのどれが細胞にトランスフェクトされてもよい。本発明において，ｍＲＮＡは通常いくつかの構造的要素からなるＲＮＡであり，例えば，必要に応じて５’－ＵＴＲ領域が存在し，この上流にリボゾーム結合部位が配置され，さらにコード領域と，必要に応じて３’－ＵＴＲ領域とが続き，さらにポリＡ尾部（および／またはポリＣ尾部）が続く。ｍＲＮＡは，モノシストロン性ＲＮＡ，ジシストロン性ＲＮＡ，さらに多シストロン性ＲＮＡとして，つまり，１つ，２つ，またはそれ以上の個数のタンパク質のコード配列を担持するＲＮＡとして発生してもよい。ジシストロン性ｍＲＮＡまたは多シストロン性ｍＲＮＡ中のこのようなコード配列は，例えばここで定義されるように，少なくとも１つのＩＲＥＳ配列によって離間している。
【００４９】
低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチド
第１の実施形態において，本発明の複合化ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子）は低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチドであってもよい。本発明において，低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチドは，上記において定義された任意のＲＮＡを備えていてもよい。上記低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチドは，好ましくは一本鎖または二本鎖ＲＮＡオリゴヌクレオチドであり，さらに好ましくは一本鎖ＲＮＡオリゴヌクレオチドである。上記低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチドは，一層好ましくは，直鎖一本鎖ＲＮＡオリゴヌクレオチドである。
【００５０】
好ましくは，ここで使用される上記低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチドは，一般にＲＮＡ分子に対して上記において定義された長さを有し，さらに好ましくは，５～１００，５～５０，または５，３０ヌクレオチドの長さ，あるいは，２０～１００，２０～８０，一層好ましくは２０，６０ヌクレオチドの長さである。低分子ＲＮＡオリゴヌクレオチドは，各種目的のために，例えば，（非特異的）免疫活性化，遺伝子の転写／翻訳の低減／抑制のために使用されてもよい。
【００５１】