そこで，乙２０考案に開示されたヒーターランプ１０及び補助ヒーターランプ２０について検討すると，ヒーターランプ１０は，長尺な発光フィラメント１２が配置されている（上記(ア)ｆ）。また，第１図及び第３図のヒーターランプ１０の配設態様によれば，ヒーターランプ１０の発光フィラメント１２は，光加熱炉の熱処理空間において，略全長に亘って設けられているものと認められる。そうすると，ヒーターランプ１０は，そもそも「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し，前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」炉内ヒータを構成するものとは認められず，当該発熱部の態様に照らせば，相違点Ｂに係る本件特許発明の構成の前提となる炉内ヒータに相当するものとはいえない。また，補助ヒーターランプ２０は，両端近傍に短い発光フィラメント２２，２２が配置されていることから（上記(ア)ｆ），補助ヒーターランプ２０は，異なる複数の部位を設定し，異なる複数の部位のいずれかを発光フィラメント２２，２２としたヒータを構成するものとも解されるが，光加熱炉に配置される複数の補助ヒーターランプ２０は，いずれも，発光フィラメント２２，２２が光加熱炉２の出入口２，２に近い所に位置するように配置されたものであるから（上記(ア)ｇ），光加熱炉２に配置される複数の補助ヒーターランプ２０の各発光フィラメント２２，２２は，光加熱炉２の熱処理空間内にそれぞれ異なる位置に設けられるものとは認められず，補助ヒーターランプ２０は，「複数の炉内ヒータの発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設け」られたものとはいえない。
したがって，乙２０考案には，「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し，異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」炉内ヒータとして構成することを前提として，そのように構成された炉内ヒータについて，「複数の炉内ヒータの発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられている」とする配設構造が開示されているとはいえない。
ウ乙２１文献について
(ア)乙２１文献には，以下の記載がある。
ａ「２．赤外線パネル・ヒータ    実用的なこの種のヒータの一例として，第３図に示すような構成のものが示される。基板①と赤外線放射面を形成する電熱体②とは，枕バネ⑤を介して取付けられているので，電熱体の熱膨張によるたるみを，この枕バネ⑤で防止している。…基板上面には断熱綿板⑦が取付けられ，その上に面状電熱体②が支持板③によって支持されている。」（７４頁右欄下から３行～７５頁左欄７行）
ｂ「流気による熱効果を無視しうるような赤外線加熱ができるとなると，パネル・ヒータによる組合わせ形の加熱炉の形成はいとも簡単である。すなわち，被加熱体の周囲をパネル・ヒータで取囲めばよい。被加熱体の形状には無関係である。必要に応じてパネル・ヒータの配置の間に，パネル・ヒータの代わりに同じ寸法の反射板を介在させたり，ある部位のパネル・ヒータの温度調整を他の部位のそれとは独立させる   ことに   よって   所要の   均熱加   熱を行   うこと   ができ   る（第   １０図）。」（７６頁右欄４～１２行）
ｃ「パネル・ヒータの間に，アルミニウム反射板を介在させ，全体としての放射エネルギー密度を低減させている。また相隣れるヒータが相互加熱しないようにするという効果がある。」（７７頁「   第１０図」の説明文）
(イ)以上の記載によれば，乙２１文献には，パネル・ヒータによる組合わせ形の加熱炉に関し（上記(ア)ｂ），パネル・ヒータ間に，パネル・ヒータの代わりに同じ寸法の反射板（アルミニウム反射板）を介在させたり，ある部位のパネル・ヒータの温度調整を他の部位のそれとは独立させることによって所要の均熱加熱を行うこと（上記(ア)ｂ，(ア)ｃ）が開示されているものといえる。
(ウ)被告は，乙２１文献には，均熱加熱を行うために鉛直方向の炉側壁に沿ったそれぞれ異なる位置に発熱部を配置したり，それぞれの発熱部の温度を独立して制御する」という技術的思想が開示されている旨主張する。
しかしながら，乙２１文献に開示されたパネル・ヒータは，そもそも面状電熱体を発熱体とするものであるから（上記(ア)ａ），鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し，異なる複数の部位のいずれかを発熱部とするようなヒータとは，その構造において異なることが明らかである。また，加熱炉内に配置された各パネル・ヒータ間に，反射板（アルミニウム反射板）が介在していても，上記パネル・ヒータは，そもそも鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し，異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした炉内ヒータと   はいえず，したがって，複   数のパネル・ヒータの発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられたものとはいえない。
したがって，乙２１文献には，発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられた発熱体の配設態様が開示されているとはいえない。
エ小括
以上のとおり，乙１９文献，乙２０考案及び乙２１文献には，いずれも相違点Ｂに係る本件特許発明の構成が開示されておらず，またこれらを組み合わせてもそうであることから，本件特許発明は，乙１発明に，上記文献又は考案を組み合わせても，当業者が容易に発明することができたものということはできない。本件特許発明が，乙1発明に基づき容易に想到できたことから，進歩性を欠如し，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとの被告の上記主張は，採用できない。３争点３（被告物件の海外向け販売分に係る本件特許発明の実施行為の有無）
について
(1)事実   関係
証拠（甲１５，乙２３，２８，２９，４１等）及び弁論の全趣旨によれば，被告物件について，特に海外の顧客（韓国の三星電機，台湾のダーフォン社）向けの取引に関して以下の事実が認められる。
ア被告は，被告物件と同様の昇降型バッチ式雰囲気焼成炉について，その仕様及び性能の概要を記した製造者を被告とする営業用のパンフレットを用意し（甲４），また，被告のホームページ上に，被告の取扱商品としてセラミックコンデンサー用昇降型バッチ式雰囲気焼成炉をその仕様及び性能の概要と共に掲載し，さらに，平成１６年１１月に，積層セラミックコンデンサー用昇降型バッチ式雰囲気焼成炉の販売実績があると表示していた（甲５の１・２）。


イ被告は，別紙売上一覧表（被告の主張）記載のとおり，各顧客との間で被告   物件の   売買契   約を締   結した   。なお   ，別紙   売上一   覧表（   被告の   主張）中の得意先名を「三星電機」(サムスン)とする取引は，被告と日本法人である日本サムスン株式会社との間で締結された契約に基づくものである（乙３０の１～３，３０の５～７，３０の９）。各売買契約締結時において，売買契約の対象となる被告物件は稼働する製品としては存在しておらず，その後，売買契約において前提とされた設計図に基づいて製造されることが予定されていた（したがって，いわゆる受注生産であるといえる。）。
ウ被告は，顧客との売買契約締結後，中村製作所をして，上記設計図に基づき，同製作所栗東工場において，炉体，リフター等を製作させ，さらに，ヒータを東海高熱工業から，制御板を向洋電機からそれぞれ購入して，同工場に納入させた（乙２８）。
その後，中村製作所をして，同工場において，被告物件の仮組立てをさせ，仮配線の上，リフターの動作確認を行わせた（乙２８）。また，仮配線をしたものについては，炉体の仮焼き（７００℃程度で空気を注入しながら断熱材のバインダーを除去する作業であり，実際に炉を稼働させる前に安定稼働させるために必要な作業である。）を行わせることもあった（なお，炉体の仮焼きは納品先で行われることもあった。）。なお，同工場における仮組立てには，被告担当者が立ち会っており，部品に不足がないかを確認していた。
エ中村製作所栗東工場で仮組立てがされた被告物件は，その後，分解されて部品状態に戻された上で仮梱包され，被告の指示により，同工場から海外へ輸送された（乙２８）。そして，被告物件は，海外の現地において，再び組み立てられ，調整の上稼働に供せられた。現地での組立ての際には，現地で新たに調達された部品が付加されることもあるが，それらの部品は，本件特許発明の構成要件とは関係のない部品である。
(2)検討
ア以上の事実関係に基づき検討するに，被告は，営業用パンフレットやホームページにおいて，昇降型バッチ式雰囲気焼成炉自体の販売に関する営業活動を行っていたというのであるから，昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被告物件についても，日本国内において「譲渡の申出」(特許法２条３項１号）をしていたことがうかがえるところである。イそして，被告は，海外顧客向けの被告物件についても，日本国内の中村製作所栗東工場において，必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行っており，一部については炉体の仮焼きまで行っている。そして，同物件は，その後，部品状態に戻されて輸出されるというのであるが，海外の現地での組立て時に付加される部品はあるものの，同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品であることからすると，その日本国内における仮組立ての段階において，被告物件は，仕掛品状態であるけれども，既に本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。そうすると，この点を捉えて，被告は，日本国内において，本件特許発明の実施行為である「生産」(特許法２条３項１号）したということができる。
なお，被告は，一般工場用の電源電圧が，台湾では三相４線３８０Ｖであるのに対し，日本では三相３線２００Ｖであることから，台湾のダーフォン社向けの被告物件については，日本国内で仮配線や動作確認を一切しないと主張しており，報告書（乙２８）には，その趣旨に沿った記載もある。
しかし，そもそも，取引相手が韓国の三星電機であれ台湾のダーフォン社であれ，海外での使用を前提に被告物件を販売していることに変わりがないのに，韓国向けと台湾向けとで国内における仮組立ての段階での検査内容が異なるというのは不自然である。特に，三星電機との取引について述べた被告の専務取締役が作成した報告書（乙２７）中にも，「電圧等の環境が全く異なる韓国で上手く動作するか否かをセムトロンで慎重に検討した結果，セムトロンのノウハウを用いてカスタマイズすれば，韓国企業に対しても販売できるということで，セムトロンがサムスンへの売り込みを行ってくれました」などとされていることからすれば，韓国（三星電機向け）に販売する被告物件についても，台湾向けに販売する被告物件と同様に，日本と電圧が異なる旨の問題があったことが認められる。そうすると，仮組立ての段階で，台湾向けの被告物件だけを電圧の違いを理由に別扱いにするという被告の説明は合理的に理解し難い。その上，証拠（乙３０の１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告物件の取引に当たり，ダーフォン社の技術者が検査のために来日していることが認められるから，台湾向けに販売する被告物件についても，日本国内で一定の検査がされていたことが合理的に推認される。さらに，被告は，損害論の審理段階になってから初めて，被告による実施行為の内容を争うようになったことなども斟酌すると，台湾向けの被告物件についてのみ仮配線や動作確認を一切しないとする上記報告書（乙２８）の記載内容は信用できないといわなければならず，むしろ，同じ海外向けの出荷である以上，韓国向けと同じように仮組立てをして必要な動作確認をしていたものと推認するのが相当である。
ウなお，被告物件は，仮組立て及び動作確認の後，部品状態に戻されて梱包の上で輸出されるというのであるが，証拠（甲４，５の１，乙３９の１，４０）によれば，被告物件の上記仮組立ての状態は，その状態での運搬が不可能というほど大きいわけでもないことがうかがえることからすると，いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは，搬送の便宜のためにすぎないものと認められる。
エしたがって，以上を総合して考えると，被告が，日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為は，被告物件が輸出前段階では部品状態にされていることを考慮したとしても，特許発明の実施である「譲渡」（特許法２条３項１号）であるということは妨げられないということができる。
４争点４（原告の損害）について
(1)被告物件の売上げについて
本件では，被告は別紙売上一覧表（被告の主張）のとおり，被告物件３２台を顧客に販売しており，その売上額は，合計８億０６０９万９５６４円である。
(2)被告物件の販売に要する経費について
ア被告物件の販売に要する経費のうち，仕入金額，船積費用，ノイケラム技研国内外出張費は，以下のとおりであって，これらは販売に要する経費として売上額から控除するのが相当である。
仕入金額                      合計６億１６５４万２０５５円船積費用                      合計    １５７７万３２７６円ノイケラム技研国内外出張費    合計      １０６万２３２４円
イ点検費用について
被告は，点検費用として支出した４６９６万２０００円を経費として売上額から控除すべきであると主張するが，これらの支出を認めるに足りる証拠はない。
ウ国内外出張費について


被告は，国内外出張費として支出した５１２万６９１９円を経費として売上額から控除すべきであると主張するところ，証拠（乙３３）及び弁論の全趣旨によれば，被告の従業員は，被告物件の販売の際の交渉や販売後の組立作業等のために出張しており，同費目に関する支出の事実が認められる。
そこで，被告物件の販売のために必要とされる国内外出張費は，経費として売上額から控除されるべきであるが，被告主張の支出費目の詳細を検討するに，Ｐ１の出張費（乙３３・１枚目「Ｐ１出張費」）については，「海外出張費」，「旅費交通費」，「郵船トラベル」，「富士ライフ」，「会議費」及び「接待交際費」（乙３３・１枚目）の６項目で把握されるところ，「海外出張費」及び「旅費交通費」は出張に要した実費というべきであるし，「郵船トラベル」及び「富士ライフ」についても出張の際の保険費用と認められるから，これらは，いずれも被告物件の販売のために必要な経費として控除するのが相当といえる。しかし，「会議費」及び「接待交際費」については，その具体的な内容は不明であって，被告物件の販売との関連も明らかではないから，これらを経費と認めて売上額から控除することは相当ではない。
また，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５の３名の出張費（乙３３・２枚目）については，すべて「旅費」（乙３３・２枚目）としての費目しか明らかにされていないが，その出張期間に加え，Ｐ１について認定した上記の出張のための経費との比較において，その全額について出張に要した実費であると認めるのが相当であるから，全額を被告物件の販売のために必要な経費として売上額から控除するのが相当である。
したがって，Ｐ１の出張費として３５８万２８０６円（乙３３・１枚目「Ｐ１出張費」の合計４６９万３４０３円から「会議費」の合計２２万１１４９円及び「接待交際費」の合計８８万９４４８円を控除した金額），Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５の出張費として合計４３万３５１６円の合計額４０１万６３２２円を経費として売上額から控除するのが相当である。
エクレーム処理費用について
被告は，クレーム処理費用として支出した１１０３万７１７０円を経費として売上額から控除すべきであると主張する。
しかしながら，被告は，クレーム処理費用の内訳として，材料費と労務費・経費があると主張するが，そもそも当該クレーム処理が被告物件の譲渡に伴うものかについて具体的に明らかにされていないし，労務費・経費についてはその金額の根拠となる帳票も提出されておらず，材料費については，一応請求書及び納品書等が提出されているものの（乙４２～４７），その具体的な使途は不明であり，被告物件との関連性が明らかにされているわけでもない。
したがって，クレーム処理費用を控除するのは相当ではない。
オセムトロン社販売手数料について
被告は，セムトロン社販売手数料として支出した３９３６万８０００円を経費として売上額から控除すべきであると主張するところ，被告が同額の支払をセムトロン社に対してしたことは弁論の全趣旨により認められる。しかしながら，証拠（乙２７，２８）及び弁論の全趣旨によれば，セムトロン社は，三星電機に対して被告物件の売り込みを行うなど，被告と韓国の三星電機との取引において被告側の実質的な窓口となっており，また，韓国における被告物件の組立てにも深く関与した会社であることが認められる。これらの事実関係からすると，セムトロン社は，三星電機に対する被告物件の販売を，被告と共同して（少なくとも幇助して）行ったものであって，本件特許権侵害についての共同不法行為者であると認められる。そうすると，被告がセムトロン社に支払った販売手数料のうち，被告セムトロン社が実際に負担した経費を超える部分は，被告とセムトロン社との共同不法行為によって得られた利益を共同不法行為者間で分配したものにすぎないとみることができるから，この部分を，原告の損害額を推定するための被告の利益額の算定において控除することは相当ではないというべきである（共同不法行為者である被告とセムトロン社が共同して得た利益は，全額が原告の損害と推定される関係にあり，したがって，共同不法行為者である両者は，原告に対し，その全額について損害賠償責任を連帯して負う関係にあるからである。）。
一方，セムトロン社は，被告に対し，上記販売手数料とは別に，その経費の一部を請求し，被告から支払を受けている様子がうかがえるが（乙３１の１⑪，３１の２⑩等），セムトロン社は，被告から独立して事業を営んでいる以上，被告物件の販売に当たって，上記以外の経費も負担しており，これを上記販売手数料に含めて被告に請求していることは否定できない。したがって，セムトロン社が経費として支出した限度では，被告の売上額から控除すべきであるところ，その額は，上記販売手数料の２分の１である１９６８万４０００円と認定するのが相当である。
カノイケラム技研販売手数料，顧問料について
被告は，ノイケラム技研販売手数料として支出した４５０万円及び同顧問料として支出した１２１０万円を経費として売上額から控除すべきであると主張するところ，被告が同額の支出をしたことは証拠（乙３５，３７）及び弁論の全趣旨により認められる。
しかしながら，被告の主張するところによっても，ノイケラム技研は中村製作所とともに被告物件の製造に関与していたものであって，特に被告物件の設計はノイケラム技研の代表者であるＰ２がしたというのであるから，ノイケラム技研は，被告物件の販売を，被告と共同して（少なくとも幇助して）行ったものであって，本件特許権侵害についての共同不法行為者であると認められる。
したがって，被告からノイケラム技研に支払われた販売手数料，顧問料についても，実際に支出した経費を超える部分は，被告とノイケラム技研との共同不法行為によって得られた利益を共同不法行為者間で分配したものにすぎないことになるから，上記オと同様に，この部分を，原告の損害額を推定するためにする被告の利益額の算定において控除することは相当ではない。
一方，ノイケラム技研は，被告に対し，上記販売手数料及び顧問料とは別に，国内外出張費を請求し，被告から支払を受けていることが認められるが，ノイケラム技研についても，被告物件の販売に当たって，上記以外の経費も負担しており，これを上記販売手数料及び顧問料に含めて被告に請求していることは否定できない。そこで，ノイケラム技研が経費として支出した限度では，被告の売上額から控除すべきであるところ，その額は，上記販売手数料及び顧問料の合計額の２分の１である８３０万円と認定するのが相当である。
キ販売・管理コストについて


平成２７年７月３０日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０２３３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年７月１６日
判決
原                  告      ピーエーティーゲーエムベーハー訴訟代理人弁理士      井    関    勝      守
金    子    修    平
被                  告      特許庁長官指定代   理人     安    藤    倫      世
村   上   騎   見   高
板    谷    一    弘
田    中    敬    規
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１２－９６８９号事件について平成２６年６月１１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１１年（１９９９年）８月６日を国際出願日として，発明の名称を「粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン」とする特許出願をした（特願２０００－５６３２６２号。パリ条約による優先権主張：１９９８年８月６日（ＤＥ）ドイツ，１９９８年１２月１５日（ＤＥ）ドイツ。本願優先日。）が，平成２４年１月１６日，拒絶査定を受けたので，同年５月２４日，審判請求をするとともに手続補正（本件補正）をした。
特許庁は，平成２６年６月１１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同月２４日に原告に送達された。
２本願発明の要旨
本件補正前の請求項１記載の発明（本願発明）の要旨は，以下のとおりである。「疾患治療のための有効濃度で，ｐＨに依存する遅延放出形態でのホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用医薬。」
３審決の理由の要点
本件補正は，補正の要件を満たさないので却下する（原告は，この点を本件訴訟において争わない。）。
本願発明は，本願優先日前に頒布された刊行物１（Digestion,1992,Vol.53,No.1-2,p.35-44。甲６。），刊行物２（国際公開第９７／２８８０１号。甲７の１。これに対応する日本語出願の公表公報（甲７の２））及び刊行物３（国際公開第９６／３６３１９号。甲８の１。これに対応する日本語出願の公表公報（甲８の２））の記載事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
本願発明の進歩性にかかる審決の理由の要旨は，以下のとおりである。(1)刊行物１（甲６）記載の発明（引用発明）の認定「結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリン
を活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」
(2)本願発明と引用発明との対比
（一致点）
「ホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤。」
（相違点１）
本願発明では，ホスファチジルコリンを「疾患治療のための有効濃度で」含む「医薬」であるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点。
（相違点２）
本願発明では，ホスファチジルコリンを「ｐＨに依存する遅延放出形態で」含むものであるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点。
(3)判断
ア相違点１について
引用発明の「結腸における粘膜保護用剤」は，ラットの酢酸誘導結腸炎をモデルとして評価された，ホスファチジルコリンの結腸での粘膜保護用途であり，当該モデルにおいては，一定の投与濃度と投与量で結腸粘膜損傷を修復していることから，結腸粘膜損傷治癒のための有効濃度が適用されているといえる。そして，刊行物１において，潰瘍性の結腸炎を含めて結腸炎の治療の最適モデルは見つけられていないという状況下で，人間の潰瘍性の結腸炎といくつかの病理学的類似性を見せた均一な結腸炎であるラットの酢酸誘導結腸炎が，ホスファチジルコリンの潜在的有用性を評価するためのモデルとして用いられていること，酢酸誘導結腸炎のような結腸炎の実験用モデルが，潜在的な治療薬のスクリーニングのための有益なツールであり得るとされていることから，当業者であれば，一定程度の信頼性を与える，人間の潰瘍性結腸炎のモデルであると認識するといえる。そして，刊行物１の記載からすれば，当業者は，刊行物１におけるホスファチジルコリンの作用の検討は，ホスファチジルコリンの医薬品としての使用を想定してなされたものと理解できる。また，刊行物１において，自然発生的な人間の結腸炎と複数のメカニズムを共通するモデルである酢酸誘導性の実験用結腸炎で，粘膜修復が確認されていることから，刊行物１の記載に接した当業者は，粘膜損傷を有する結腸疾患の患者に対してホスファチジルコリンを投与すれば，粘膜損傷が修復され，結腸疾患が治療できると期待する。したがって，粘膜損傷が関与する結腸疾患の患者の治療に対する有用性が，臨床的状況での更なる調査を必要とするとはいえ，示唆されているといえ，ホスファチジルコリンを医薬として使用することは当業者が当然想到することである。
通常，医薬とする場合には，有効量を適用することが当然であるし，有効成分のほかに何らかの医薬として許容される担体を使用するものであるから，引用発明に係るホスファチジルコリンを治療に用いるに当たり，医薬として許容される製剤中に含ませることも，ごく通常行われることにすぎない。
イ相違点２について
本願発明の「ｐＨに依存する遅延放出形態」という構成は，経口で適用したホスファチジルコリンを，結腸において作用させることを目的としている。引用発明の「結腸における粘膜保護用剤」は，刊行物１において，結腸へ直接ホスファチジルコリンを適用するという実験条件で用いられている。一方，結腸の炎症を改善させる剤を，結腸に到達させてその炎症を改善させるために，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，当業者によく知られている。したがって，引用発明の「結腸における粘膜保護用剤」を，結腸で作用させることを目的として，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることは，当業者が容易になし得ることである。
ウ効果について


本願明細書（甲９，１０）において，ホスファチジルコリンを含むｐＨに依存する遅延放出形態での医薬の，結腸における粘膜保護効果を具体的に確認するデータは示されていない。一方，引用発明に係る結腸における粘膜保護用剤は，結腸炎のモデルである結腸粘膜が，ホスファチジルコリンにより用量依存的に修復されることを確認している。また，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより，結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させる効果があることも，刊行物２（甲７の１及び２）及び刊行物３（甲８の１及び２）の記載から予測される範囲のものである。したがって，本願発明の効果は，刊行物１～３から予測される範囲内の効果である。
エ審判請求人の主張について
(ｱ)審判請求人は，刊行物１のモデルは不適当なものであると主張し，その理由として，①炎症性大腸炎の動物モデルに関する１９９５年発行のレビューである甲１が刊行物１のモデルに言及していないこと，②２００８年発行の甲２が刊行物１のモデルを批判的に記述していること，③本願発明者の２０１０年の論文（甲４，５）に，本願発明の人間への適用が記述されており，慢性的な活性潰瘍性大腸炎の治療におけるホスファチジルコリン投与量は１～４ｇ／日であること，④動物への用量から人間への用量への変換を用いて刊行物１から計算すると，甲４に示された理想的な投与量に対して，必要のない高用量となること，をあげる。しかし，本願発明は，対象疾患から急性のものを除いていないし，有効濃度を特定していないから，請求人の上記主張は，本願発明に基づかないものである。甲１～５をみても，当業者が刊行物１のモデルが不適当であると認識していたとはいえず，甲２は本願優先日よりかなり後のものである。実験モデルは治験ではないから，人間で同じ方法が再現できないからといって，不適切な実験モデルであるとはいえない。
(ｲ)審判請求人は，本願明細書の実施例により，腸内のルーメンにおけるホスファチジルコリンの不十分な量が潰瘍性大腸炎を引き起こすことが示されており，患者へのホスファチジルコリンの投与が結腸のルーメンの治療や保護となることを示していることは明らかであると主張する。しかし，患者へのホスファチジルコリンの投与が結腸のルーメンの治療や保護となることは，明細書の記載から確認できない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
刊行物１において結腸粘膜損傷の修復を示したのは，ラットにおける酢酸誘導結腸炎モデルにおいてのみであり，引用発明は，あらゆる結腸炎モデルに適応可能であるわけではない。
したがって，引用発明は，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」として認められるべきものである。
２取消事由２（相違点１の認定の誤り）
引用発明は上記のとおり認定されるべきであるから，本願発明と引用発明との相違点１は，「本願発明では，ホスファチジルコリンを『疾患治療のための有効濃度で』含む『医薬』であるのに対し，引用発明では，ホスファチジルコリンを『ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量で』含む『薬剤』である点。」であると認められるべきである。
３取消事由３（相違点１についての判断の誤り）
本願発明と引用発明の治療対象には，人間とラットという種の違い，自然発生的な疾病としての結腸炎と人工的に誘導された結腸炎という違いがあるから，炎症の原因及びメカニズムが異なり，治療又は修復するのに有効な成分が異なることが明らかである。
本願発明者は，人間の結腸粘膜の炎症性疾患が起こる原因が結腸粘膜におけるホスファチジルコリンの分泌の減少であることを見出し，これを改善するためにホスファチジルコリンを結腸に到達できるようにすれば治療できるのではないかという着想に基づいて本願発明を完成させた。
刊行物１の発行から本願優先日まで６年も空いていることは，当業者が刊行物１から本願発明を容易に想到できなかったことを示す。
動物モデルは，通常，医薬の候補成分の有効性や副作用について検討される第１ステップである前臨床試験で用いられるが，動物と人間とでは薬物代謝酵素の発現及び活性が異なるので，同一薬剤を投与しても動態が異なり，効果及び安全性が異なるから，当業者は同一の反応が生じるとは期待しない。刊行物１から人間に適用する場合の有効量を決定することは容易ではない。ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルは，本願優先日である１９９８年においては最先端のモデルではなかった。
小動物等を用いた酢酸誘導の結腸炎モデルは，短期間の急性モデルに適するものであり，慢性の自然発症的な炎症性大腸疾患のモデルとしては特に適するとはいえない。
刊行物１には，人間に用いるのに適する有効用量についての示唆が全くない一方，本願明細書の段落００１２は，本願発明における有効濃度について記載されている。したがって，刊行物１から，疾患治療のための有効濃度でホスファチジルコリンを含む本願発明を容易に想到することはできない。すなわち，審決における「引用発明に係るホスファチジルコリンを治療に用いるにあたり，医薬として許容される製剤中に含ませることも，ごく通常行われることに過ぎない。」とした判断は誤りである。
４取消事由４（相違点２についての判断の誤り）
刊行物２では，有効成分がニコチンであってホスファチジルコリンではない。有効成分と被覆剤等の間に望まれない相互作用が生じる場合もあるから，用いる有効成分に従って適用される被覆剤等が決定される。刊行物２を引用発明に組み合わせる動機はない。
刊行物２では，経口投与されるとニコチンを放出することなく胃を通過して，結腸においてほぼすべてのニコチンを放出できる被覆材が設けられる。それに対して，本願発明では，有効成分を放出することなく胃を通過することを意図していないから，引用発明に刊行物２を組み合わせても本願発明に至らない。刊行物３には，有効成分としてホスファチジルコリンを用いることの開示はなく，引用発明と組み合わせる動機がない。
以上の理由から，審決において，「刊行物１の発明の『結腸における粘膜保護用剤』を，結腸で作用させることを目的として，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることは当業者が容易になし得ることである」とした判断は誤りである。５取消事由５（本願発明の効果についての判断の誤り）本願明細書の，ホスファチジルコリンをｐＨに依存形態で下部回腸又は結腸に放出する医薬が結腸における粘膜保護効果を達成する旨（【０００８】～【００１２】），及び活性物質の好ましい量（【００１２】）の記載から，本願発明が結腸における粘膜保護を示すことは明らかである。


治療対象となる種や実験モデルが異なれば薬剤が示す効果は異なるから，刊行物１においてラットの結腸炎モデルで結腸粘膜保護効果が認められたとしても，人間の自然発生の結腸炎における結腸粘膜保護効果が期待できるとはいえない。刊行物２，３には，治療に必要な量のホスファチジルコリンを下部の結腸又は回腸にて放出させることについて記載はないから，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させる効果が予測される範囲内とはいえない。
甲１５及び甲１６の記載は，本願発明の医薬による人間の結腸の粘膜保護効果について確認し，裏付けるものである。
そうすると，審決において「本願発明の効果は，刊行物１～３から予測される範囲内の効果である」とした判断は誤りである。
６取消事由６（審判請求人の主張についての判断の誤り）刊行物１は，自然発生的な「疾患」を治療することについて開示しておらず，２００８年の時点で単一の動物モデルはないと理解されていたのであれば，それよりも１０年も前である本願優先日の１９９８年８月６日の時点においても，人間の炎症性大腸疾患の特徴を再現できるような単一の動物モデルはないと理解されていたと認められるべきである。
よって，刊行物１の動物モデルが適切な動物モデルでない主張を採用しないという審決の判断は，誤りである。
本願の明細書（甲９）の段落【０００８】～【００１２】には，本願発明である，活性物質のホスファチジルコリンをｐＨ依存形態で下部の回腸又は結腸に放出する医薬が結腸における粘膜保護効果を達成する旨が開示されており，特に段落【００１２】には好ましい活性物質の含有量の記載もあり，このような記載から，本願発明の医薬が，結腸における粘膜保護を示すことは明らかである。
本願優先日の１９９８年において，酢酸による急性結腸炎モデルよりも自然発症のヒトの結腸炎に近いモデルが多く存在しており，刊行物１に開示されたヒトの疾患とは大きく異なる化学物質で誘導した急性大腸炎疾患モデルが，本願優先日時点で適切なモデルであるとはいえないから，本願優先日において，ヒト炎症性大腸疾患モデルとしてより適する自然発症モデルが選択されるべきであり，当業者があえて急性的な酢酸誘導モデルを選択する理由はない。
７結論
審決は，上記１～６において記載する各認定及び判断の誤りの結果，本願発明が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとする誤った判断をしたものであり，違法であるから取り消されるべきである。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルは，結腸炎治療用化合物の試験台として適切な，結腸炎モデルの一つであるから，下位概念である「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」を，上位概念である「結腸炎モデル」と認定したことに誤りはない。
２取消事由２に対し
引用発明には，「疾患治療のための有効濃度で」という語句，及び「医薬」という語句はない。審決では，この点を相違点１として，「本願発明では，ホスファチジルコリンを「疾患治療のための有効濃度で」含む「医薬」であるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点。」と認定している。
したがって，審決に誤りはない。
３取消事由３に対し
(1)人間とラットとの種の違い，自然発生と人工誘導との違いについて動物と人間とでは，投与された薬剤の動態，効果及び安全性が完全には一致しないから，「単一のモデル」でヒトの炎症性大腸疾患をあらゆる観点から網羅したモデル，すなわち「完全なモデル」がないことは，当然である。だからこそ，通常，各種の哺乳動物と人間とにおける，薬剤の効果及び安全性の類似性を期待して，当業者は動物モデルを用いて前臨床研究を行っている。特に，抗潰瘍剤の研究には，ラットを用いることが一般的である。
刊行物１の記載からすれば，当業者であれば，ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルは，一定程度の信頼性を与える，人間の潰瘍性結腸炎のモデルであると認識するといえる。
(2)有効量の違いについて
動物モデルの結果に基づいてその薬剤を人間に適用するに当たり，例えば，結腸を切除する等の適用の態様はもちろんのこと，量についても，単純にそのまま適用されるものではないことは，当業者であれば理解している。刊行物１にはホスファチジルコリンが用量依存的に有効であることが記載されているのであるから，これに基づいて人間への適用に必要な量を算出し検討することは，当業者であれば当然行う事項であるし，過剰投与にならない程度の，有効量を設定することも当然である。そもそも，本願発明も，「疾患治療のための有効濃度」を具体的には特定していない。
(3)着想の違いについて
刊行物１の研究によって，ホスファチジルコリン（リン脂質）濃度の上昇を介して結腸炎が治療されるという技術背景が，本願優先日以前に，ラットモデルにおけるものではあっても存在したのであるから，結腸における一定量以上のホスファチジルコリン濃度の存在が，結腸炎治療に必要である，という着想が，刊行物１に開示されていない新たな着想であるとはいえない。
刊行物１の発行から本願優先日の１９９８年までの間が６年空いているが，新薬開発のプロセスにおいて，人間への適用までには数年を要するものでもあり，期間の長さは，必ずしも，困難性を示す指標，つまり，容易想到性を否定する根拠とはならず，進歩性の判断に影響しない。
(4)小括
以上のことから，「刊行物１に記載のラット結腸炎モデルにおいて有効性が認められた薬剤を，単純に人間に適応することは，当業者であれば行わない。」と結論付けられるものではない。
４取消事由４に対し
(1)結腸の炎症を改善させる剤を結腸に到達させてその炎症を改善させるために，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，本願優先日当時，広く行われていた。また，炎症の改善に限らず，「腸内へ希釈されずに到達させたい薬物などの製剤は，胃内で崩壊せず，腸内に移行してから崩壊するようにしたい」という思想で，ｐＨに依存する遅延放出形態である，腸溶剤，腸溶コーティングが用いられることも，当業者に周知であった。腸溶剤，腸溶コーティングは，ｐＨの差を利用して，胃におけるよりも遅れて腸に到達してから崩壊するように作られたもの，すなわち「ｐＨに依存する遅延放出形態」である。そして，本願優先日当時，ホスファチジルコリンを「ｐＨに依存する遅延放出形態」とすることを妨げる事情が当業者に存在していたとはいえず，ホスファチジルコリンに特有の「製剤としての不利益」は特段見出せない。


(2)本願明細書の段落【０００９】の記載「経口の適用では，このような遅らせる形態で活性物質を放出する（遅延製剤）医薬が，特に適している。この活性物質放出の遅延は，胃酸に耐性で，活性物質をｐＨ依存形態で下部の回腸または結腸に放出するカバーシールドおよび／または担体マトリックスによって，最も有効に達成される。」からみて，「薬剤の有効成分を放出することなく胃を通過すること」は，本願発明において避けるべきことであったとはいえない。
５取消事由５に対し
(1)本願明細書の段落【０００８】～【００１２】には，ｐＨに依存する遅延放出形態としての，既に確立されているＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）製剤の使用，経口適用と直腸適用にそれぞれ適した剤形と，活性物質含有量が「１～５００ｍｇ」，「１００～３００ｍｇ」，「１０ｍｇ～１０ｇ」，「好ましくは，５ｇまで」という，広い範囲で記載されているのみである。
(2)引用発明に係る「結腸における粘膜保護用剤」は，結腸炎のモデルである結腸粘膜が，ホスファチジルコリンにより用量依存的に修復されることを確認しており，その試験方法と得られた結果も詳細に記載されており，刊行物１の記載から，ヒトでの結腸粘膜保護効果も期待できる。
(3)また，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより，結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させる効果があることも，刊行物２及び刊行物３の，有効成分の必要量が結腸に送達できる旨の記載や，「腸内へ希釈されずに到達させたい薬物などの製剤は，胃内で崩壊せず，腸内に移行してから崩壊するように」ｐＨに依存する遅延放出形態とすることが技術常識であることから，予測される範囲のものである。
６取消事由６に対し
上記３及び５と同じ
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）及び取消事由２（相違点１の認定の誤り）について
(1)刊行物１において，ホスファチジルコリンによる結腸粘膜損傷の修復を示したモデルとして具体的に記載されているのは，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」のみであるから，引用発明は，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」と認定すべきである。
したがって，審決における引用発明の認定には，誤りがある。(2)上記のとおり引用発明を認定するのであるから，相違点１は，次のとおり認定されるべきである。
本願発明では，ホスファチジルコリンを「疾患治療のための有効濃度で」含む「医薬」であるのに対し，引用発明では，ホスファチジルコリンを「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量で」含む「薬剤」である点。
(3)しかしながら，引用発明の認定の誤り及び相違点１の認定の誤りにもかかわらず，次に述べるとおり，相違点１についての判断において，審決は実質的に誤っているとはいえないから，取消事由１及び取消事由２は，審決取消しの理由とはならない。
２取消事由３（相違点１についての判断の誤り）について(1)１において認定した相違点１について判断する。ア刊行物１には，「我々はＰＣ（注：ホスファチジルコリン）とＰＩの両方がラットの酢酸誘導結腸炎の粘膜上の回復効果を有すると結論する。人間の潰瘍性結腸炎でのリン脂質の結腸への適用の潜在的有用性は，しかしながら，臨床的状況でのさらなる調査を必要とする。」，「酢酸誘導結腸炎のような，結腸炎の実験用モデルは，それゆえ潜在的な治療薬のスクリーニングのための有益なツールであり得る。」との記載がある。
このことからすれば，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」を用いた研究は，人間の結腸炎に対するホスファチジルコリンの有用性を検討するための，前臨床研究と位置付けることができる。さらに，刊行物１には，「以前の研究で，我々は結腸の切除部分の中への１５秒間４％の投与量での酢酸適用が，酢酸点滴後の４日目に評価されたとおり，均一な結腸炎を誘発したことを示した［１１］。さらに誘発された結腸炎は，人間の潰瘍性の結腸炎といくつかの病理学的類似性を見せた［１１］。」，「アラキドン酸代謝が，人間の炎症性腸疾患で見られるものとの比較において，酢酸誘導結腸炎におけるものと極めて類似していることが示された［１３］。結腸炎は多種多様な刺激によって引き起こされ得るという事実にもかかわらず，これは，同じ解決可能な炎症性要因が最終応答を調節することを暗示するかもしれない［１３］。それゆえ，おそらく，結腸形態学に関しての高度の類似性が，結腸炎の病因にかかわらず存在する。さらに，自然発生的な人間の結腸炎に存在していることを知られた他のメカニズム，例えば，粘膜透過性の増加，血管新生の変化と粘膜酵素（例えばカルボキシペプチダーゼ）活性の減少，が，酢酸誘導性の実験用結腸炎においてもまた生じると報告されている［１４－１６］。酢酸誘導結腸炎のような，結腸炎の実験用モデルは，それゆえ潜在的な治療薬のスクリーニングのための有益なツールであり得る。」との記載がある。このことからすれば，刊行物１に記載された，ラットにおける酢酸誘導結腸炎は，人間の潰瘍性の結腸炎，炎症性腸疾患及び自然発生的な結腸炎と，病理学的類似性，アラキドン酸代謝における類似性，結腸形態学的類似性，メカニズム的類似性等を有しているといえ，薬剤の効果及び安全性に関し，人間との類似性を当業者が期待することができたものであるといえる。したがって，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」に対する知見は，人間にも適用できるものと当業者が期待できたというべきである。
よって，引用発明のラットを用いたモデルを人間に適用すること，及び引用発明の酢酸誘導結腸炎モデルを自然発生的な結腸炎に適用することは，当業者が容易になし得ることである。
イラット等の動物モデルの結果に基づいて，その薬剤を人間に適用するに当たり，その量は，単純にそのまま適用されるものではないことは，当業者にとって自明のことである。刊行物１には，ホスファチジルコリンが用量依存的に有効であることが記載されているのであるから，これに基づいて人間への適用に必要な量を算出し検討することは，当業者であれば当然行う事項であるし，副作用の危険性を考慮した上，当業者は，過剰投与にならない程度の有効量や有効濃度の設定を当然行うといえる。有効量や有効濃度を具体的に設定すること自体は容易ではない場合も考えられるが，本願発明においても，疾患治療のための有効濃度を具体的に特定しているわけではない。
よって，引用発明から疾患治療のための有効濃度を設定することは，当業者が容易になし得ることである。


ウ   したがって，引用発明及び刊行物１の記載から，ホスファチジルコリンを，人間の結腸における粘膜保護用医薬として用いようとすること，及びその際の有効量や有効濃度を設定しようとすることは，当業者が容易になし得たことというべきである。
よって，審決の相違点１についての判断に，実質的な誤りはない。(2)原告は，審決の判断に対し，要するに，①本願発明と引用発明との間には，人間とラットという種の違い，自然発生的な結腸炎と人工的に誘導された結腸炎との違い等があるから，同一薬剤を投与しても，当業者は同一の反応が生じるとは期待しない点，②本願発明は，人間の結腸粘膜の炎症性疾患が起こる原因が，結腸粘膜におけるホスファチジルコリンの分泌の減少であることを見出し，これを改善するためにホスファチジルコリンを結腸に到達できるようにすれば治療できるのではないかという着想に基づいたものである点，③刊行物１の発行から本願優先日まで６年もあいていることは，当業者は刊行物１から本願発明を容易に想到できなかったことを示す点，④刊行物１から人間に適用する場合の有効量を決定することは容易ではない点，⑤ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルが，本願優先日である１９９８年においては最先端のモデルではなかった点，⑥小動物等を用いた酢酸誘導の結腸炎モデルは，短期間の急性モデルに適するものであり，慢性の自然発症的な炎症性大腸疾患のモデルとしては特に適するとはいえない点，及び⑦刊行物１には，人間に用いるのに適する有効用量についての示唆が全くない一方，本願明細書の段落【００１２】は，本願発明における有効濃度について記載されている点を主張する。
ア上記主張①について
原告の上記主張①は，上記(1)アより，失当である。
イ上記主張②について
刊行物１には，「プロスタグランジンＥ１とＥ２アナログは実験用結腸炎において，結腸粘膜保護に良い結果をもたらして使用されてきた［３，１０］。プロスタグランジンの細胞保護効果は，少なくとも部分的に，リン脂質濃度の限局的な増加を介することが示された［８］。しかしながら，外因性のリン脂質が単独で結腸粘膜上で細胞保護作用を奏する可能性があるかどうか，その結果としてリン脂質が結腸炎における結腸粘膜損傷の回復を強める可能性があるかどうかについては，まだ証明されていない。」，「本研究で，我々は同じモデルを２つの規定のリン脂質である，ホスファチジルコリン（ＰＣ）とホスファチジルイノシトール（ＰＩ）の潜在的有用性を評価するために用いた。」との記載がある。このことからして，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」を用いた研究は，プロスタグランジンがリン脂質濃度の限局的な増加を介することで結腸粘膜保護効果を示すという技術背景を受けて，外因性のホスファチジルコリン（リン脂質）であっても，結腸炎における結腸粘膜損傷の回復を強めるかどうかを確認するものといえる。つまり，ホスファチジルコリン（リン脂質）濃度の上昇を介して結腸炎が治療されるという着想は，本願優先日前に存在したといえるから，結腸における一定量以上のホスファチジルコリン濃度の存在が結腸炎治療に必要であるという着想が，刊行物１に開示されていない新たな着想であるとまではいえない。
ウ上記主張③について
刊行物１の発行から本願優先日まで６年の間が空いていることだけを理由として，本願発明に至ることの困難性を推認することはできないから，上記主張③は失当である。
エ上記主張④について
上記主張④は，上記(1)イより，失当である。
オ上記主張⑤について
本願優先日の頃に，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」よりも適切な炎症性大腸疾患のモデルがあったとしても，そのことによって，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」における知見の信用性に疑義が生じるものではない。したがって，上記主張⑤は失当である。
カ上記主張⑥について
そもそも本願発明は，「結腸における粘膜保護用医薬」と特定されているのみで，慢性の自然発症的な炎症性大腸疾患のみを対象とするものではない。この点は，本願明細書の段落【０００１】に，「本発明は・・・活性物質としてホスファチジルコリンを含む医薬に関する。該医薬は・・・結腸粘膜の他の炎症性疾患（・・・感染性腸炎／大腸炎，放射線照射，抗生物質，化学療法剤，医薬品または化学薬品による炎症）の治療・・・に適している。」と記載されており，本願発明の対象として短期間かつ急性の炎症性疾患も包含されていることは明らかである。したがって，上記主張⑥は，特許請求の範囲及び本願明細書の記載に基づく主張とはいえず，失当である。
キ上記主張⑦について
本願明細書の段落【００１２】には，「本発明の主題は，結腸で粘膜保護効果を達成するのに充分な治療上の有効量でのホスファチジルコリンを含む医薬である。最終製剤の活性物質の含量は，１～５００ｍｇであり，１００～３００ｍｇが好ましい。・・・疾患の重篤度に従って，剤は，１日に１回または数回適用される。」との記載があるが，特許請求の範囲に有効濃度の記載はなく，また，本願明細書中に有効量や有効濃度を具体的に確認した実施例等が記載されてはいないから，上記した含量及び適用回数は，あくまで目安にすぎず，ホスファチジルコリンの薬効との関係が具体的に裏付けられたものとはいえない。したがって，本願発明における具体的な有効濃度等は，本願明細書に記載されているとはいえず，また，発明特定事項ともされていないから，上記主張⑦は失当である。
(3)以上より，取消事由３には，理由がない。
３取消事由４（相違点２についての判断の誤り）について(1)原告は，要するに，①刊行物２の有効成分はホスファチジルコリンではなく，有効成分と被覆剤等の間に望まれない相互作用が生じる場合もあるから，刊行物２を引用発明に組み合わせる動機はない点，②刊行物２では，経口投与されると，胃を通過して，結腸においてほぼすべてを放出できる被覆材が設けられるが，本願発明では，有効成分を放出することなく胃を通過することを意図していない点，③刊行物３には，有効成分としてホスファチジルコリンを用いることの開示がない点を主張する。
(2)上記主張①及び③について


刊行物２及び３のみならず，結腸の炎症を改善させる剤を結腸に到達させてその炎症を改善させるために，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，結腸の炎症を改善させる剤の有効成分が何であるかにかかわらず，本願優先日前から，広く行われていたことである（乙５，６）。また，炎症の改善に限らず，「腸内へ希釈されずに到達させたい薬物などの製剤は，胃内で崩壊せず，腸内に移行してから崩壊するようにしたい」（乙１１の１１４０頁左欄「腸溶剤」，「腸溶コーティング」の項）という技術思想で，ｐＨに依存する遅延放出形態である，腸溶剤，腸溶コーティングが用いられることも，当業者に周知であった。腸溶剤，腸溶コーティングは，ｐＨの差を利用して，胃におけるよりも遅れて腸に到達してから崩壊するように作られたもの，すなわち，「ｐＨに依存する遅延放出形態」である（乙１０の３５７頁左欄「腸溶コーティング」の項）。そして，本願優先日当時，ホスファチジルコリンを「ｐＨに依存する遅延放出形態」とすることを妨げる事情があったとは推認できず，原告もそのような事情を具体的に主張立証しているわけではない。したがって，引用発明のホスファチジルコリンを「結腸の炎症を改善させる剤」として用いようとした場合に，結腸で作用させることを目的として，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることは，当業者が容易になし得たことといえる。
(3)上記主張②について
本願発明の特許請求の範囲には，有効成分を放出することなく胃を通過することを排除する趣旨の記載はない。また，本願明細書の段落【０００９】の記載「経口の適用では，このような遅らせる形態で活性物質を放出する（遅延製剤）医薬が，特に適している。この活性物質放出の遅延は，胃酸に耐性で，活性物質をｐＨ依存形態で下部の回腸または結腸に放出するカバーシールドおよび／または担体マトリックスによって，最も有効に達成される。」からみて，「疾患治療に必要な量のホスファチジルコリンを下部の結腸または回腸にて放出できるようにする」ためには，薬剤が胃でも放出されながら通過してもよいかもしれないがその量は少ないことが好ましく，「薬剤の有効成分を放出することなく胃を通過すること」はなお好ましいことが自明であるから，有効成分を放出することなく胃を通過することが排除されているとは認められない。
したがって，上記主張②は，本願発明の特許請求の範囲及び本願明細書の記載に基づかずに刊行物２との相違を述べるものであり，失当である。４取消事由５（本願発明の効果についての判断の誤り）について(1)原告は，要するに，①本願明細書の段落【０００８】～【００１２】の記載から，本願発明が結腸における粘膜保護を示すことは明らかである点，②刊行物１においてラットの結腸炎モデルで結腸粘膜保護効果が認められたとしても，人間の自然発生的な結腸炎における結腸粘膜保護効果が期待できるとはいえない点，③刊行物２，３には，ホスファチジルコリンについて記載はないから，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させる効果が予測される範囲内とはいえない点，及び④甲１５及び甲１６の記載は，本願発明の医薬による人間の結腸の粘膜保護効果について確認し，裏付けるものである点を主張する。
(2)上記主張①～③について
刊行物１には，結腸炎のモデルである結腸粘膜が，ホスファチジルコリンにより用量依存的に修復されることが記載されており，当該モデルはラットにおける酢酸誘導結腸炎ではあるものの，その試験方法と得られた結果も詳細に記載されているから，人間での結腸粘膜保護効果を期待できるといえる。また，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより，結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させることは，上記３に記載したように，当業者が容易になし得たことといえ，その結果，人間での結腸粘膜保護効果を奏するであろうことも，当業者の予測の範囲内のことといえる。一方，本願明細書の段落【０００８】～【００１２】には，ホスファチジルコリンを経口製剤とするための手段が説明されているが，具体的には，ｐＨに依存する遅延放出形態としての，既に確立されているＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）製剤の使用，経口適用に適した剤形と，活性物質含有量が「１～５００ｍｇ」及び「１００～３００ｍｇ」と記載されているのみであり，また，本願明細書の実施例には，リン脂質トランスポーターであるＭＤＲ３関連タンパク質と，潰瘍性大腸炎の関係が示されているのみであって，患者へのホスファチジルコリンの投与が，結腸における粘膜保護効果を示すことまでは記載されていない。つまり，本願明細書には，本願発明が結腸においてどの程度の粘膜保護を示すのかは明らかにされていない。上記主張①～③は，失当である。
(3)上記主張④について
該主張の根拠となる甲１５及び１６は，いずれも本願の出願から１０年以上経過後に発表又は頒布されたものであり，その内容も，本願出願前から当業者に周知の事項であったともいえないから，これらに記載された事項を，本願明細書の内容を補足するものとして参酌することはできない。したがって，上記主張④は失当である。
(4)よって，本願発明が，引用発明からでは予測できないほどの顕著な効果を奏するものとは推認できず，この点に関する審決の判断に誤りはない。５取消事由６（審判請求人の主張についての判断の誤り）について(1)原告は，要するに，①刊行物１は，自然発生的な疾患を治療することについて開示していないし，２００８年時点でも人間の炎症性大腸疾患の特徴を再現できるような単一の動物モデルはないと理解されていたから，刊行物１のモデルは不適切なものである点，②本願明細書の記載から，本願発明の医薬が結腸における粘膜保護を示すことは明らかである点，及び③本願優先日の１９９８年において，酢酸による急性結腸炎モデルよりも自然発症のヒトの結腸炎に近いモデルが多く存在しており，刊行物１に開示されたヒトの疾患とは大きく異なる化学物質で誘導した急性大腸炎疾患モデルが本願優先日時点で適切なモデルであるとはいえないから，本願優先日において，ヒト炎症性大腸疾患モデルとしてより適する自然発症モデルが選択されるべきであり，当業者があえて急性的な酢酸誘導モデルを選択する理由はないと主張する。
(2)上記主張①は，上記２(2)の主張①，⑤及び⑥において既に検討した理由により，失当である。
(3)上記主張②は，上記４において既に検討した理由により，失当である。(4)上記主張③は，上記２(2)の主張⑤において既に検討した理由により，失当である。
第６結論
以上のとおり，原告の請求は理由がない。
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。


平成３０年６月２７日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００１４号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２９年（ワ）第１４９０９号）
口頭弁論終結日平成３０年５月２１日
判決
控訴人   （一審原告）         ＷＤＳ   Ｃ同訴訟代理人弁護   士        渡辺   実被控訴人（   一審被   告）        株式会   社シー   エム同訴訟代理人弁護士          石井琢   磨
田中和   慶
伏木壮   太
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。
第１控訴の趣旨
１原判決のうち被控訴人に関する部分を取り消す。２被控訴人は，控訴人に対し，１８０万円及びこれに対する平成２９年５月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の経緯等
(1)本件は，歯科医師らによる自主学習グループであり，「ＷＤＳＣ」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である控訴人が，被控訴人が企画，編集した本件雑誌中に掲載された本件各記事において「ＷＤＳＣ」の表示を一審被告Ａ（以下，「一審被告Ａ」という。）が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法（以下，「不競法」という。）２条１項１号の不正競争に当たると主張して，被控訴人及び一審被告Ａに対し，不競法４条に基づき，各自損害賠償金１８０万円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）である平成２９年５月２５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は，「ＷＤＳＣ」の表示が，本件各記事の掲載時点において，需要者である歯科治療を受けることを考えている者の間で広く認識されていたとは認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人は，原判決のうち被控訴人に関する部分を不服として控訴した。
２前提事実
本件の前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）は，原判決の「事実及び理由」欄の第２の１に記載のとおりである。
３争点
本件の争点は，下記(1)及び(2)のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２の２に記載のとおりである。
(1)原判決４頁３行目を削除する。
(2)原判決４頁４行目に「(3)」とあるのを「(2)」と改める。
４争点に関する当事者の主張
本件の争点に関する当事者の主張は，下記(1)のとおり原判決を補正し，下記(2)及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２の３に記載のとおりである。
(1)原判決の補正
ア原判決５頁１４行目に「基礎付づける」とあるのを「基礎付ける」と改める。
イ原判決６頁５行目及び６行目を削除する。
ウ原判決７頁２６行目～９頁１４行目を削除する。エ原判決９頁１５行目に「(4)」とあるのを「(3)」と，「(3)」とあるのを「(2)」とそれぞれ改める。
オ原判決１０頁２行目及び３行目を削除する。
(2)当審における控訴人の補充主張
ア本件は，それまで著名表示とは言い難かった控訴人を表示する「ＷＤＳＣ」という表示が，初版発行予定部数を１０万部とする全国誌である本件雑誌に，控訴人の活動内容の紹介とともに掲載されて，予定発行部数が発行されたことにより，本件雑誌を購入した歯科治療を受けようとする読者に広く知られるに至ったところ，このような「ＷＤＳＣ」との表示が周知となる過程に便乗して，自己が「ＷＤＳＣ」の会員の歯科医師であると詐称して出所を誤解させることにより，「他人の営業と混同させる行為」が行われた事案である。このように，「ＷＤＳＣ」との表示が周知となる過程と混同行為が行われる過程は重複して存在していて，不即不離の関係にあるが，このような態様は，店舗営業を中心とする地域立脚型経済から，全国的な情報提供を手段とする全国情報展開型営業というべき業態への変化によって出現したものであり，原判決が援用する最高裁判所昭和６３年７月１９日判決・民集４２巻６号４８９頁（以下，「最高裁昭和６３年判決」という。）が想定していなかったものである。そして，不競法２条１項１号の「広く認識されているもの」という文言は，本件のように，周知性獲得と混同行為とが同時に完成し，周知性獲得の過程に便乗して混同行為を行う場合を含むものである。イ原判決は，本件における需要者を歯科治療を受けることを考えている者であると判断したが，本件における需要者は，本件雑誌の購入者である。原判決の論理では，ある地域で飲食店を営む者が「○○食堂。美味しいのでおいで下さい。」との看板を掲げた場合，飲食店で飲食をしようとする者全員が需要者となると言っているに等しいから，周知性を有する表示を有する事業などほとんどこの世に存在し得ないことになってしまう。
本件においては，本件雑誌を購読しない者が「ＷＤＳＣ」という表示に接することはないから，そのような者を需要者とする必要はない。ウ原判決は，全歯科医師における控訴人の会員である歯科医師が占める割合を周知性欠如の理由としているが，事業者の構成人員数とそれが用いる表示の周知性とは直接の関係はない。本件においては，本件雑誌の購入者数こそが問題とされるべきであり，１０万部という発行部数は，周知性獲得に十分である。
(3)当審における被控訴人の補充主張


ア控訴人は，本件は，周知性獲得と混同行為とが同時に完成した場合であるなどと主張するが，最高裁昭和６３年判決に反するものであり，失当である。イ仮に本件雑誌（甲１）について周知性を基礎付ける事実として考慮したとしても，本件雑誌の発行部数及び販売部数が不明であること，原告の会員が６３人と小規模であり（甲１），歯科医師総数に占める会員数が０．０６％程度であること（乙Ａ１），本件雑誌以前の広告は平成２６年雑誌くらいしかないこと（乙Ａ２），歯科医師である一審被告Ａでさえ，同じ医院に勤める父親のＢが控訴人の会員であることを知らなかったこと（乙Ｂ２８），控訴人の会員は，関東地方に偏在しており，最も会員が多い県でさえ１０人，会員が一人もいない都道府県が３０もあること（甲１）などから，全国規模での周知性は認められない。ウ控訴人は，本件における需要者は，本件雑誌の購入者であると主張するが，需要者を読者に限ると，発行部数の多寡は問題とならず，例えば１０部しか販売されない雑誌においても周知性が認められることになり，不合理である。不競法２条１項１号の「需要者」には，現実の商品購入者（本件においては購読者）のみならず，今後顧客となる可能性もある者等も含まれる。エ控訴人は，事業者の構成人員数とそれが用いる表示の周知性とは直接の関係はないなどと主張するが，本件における需要者は，全国の歯科治療を受けることを考えている者であるから，控訴人の規模は需要者に周知されているかどうかの有力な判断材料の一つである。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，「ＷＤＳＣ」の表示が需要者の間に広く認識されているものとはいえないから，原判決が控訴人の被控訴人に対する請求を棄却したことは正当であり，本件控訴は棄却すべきものと判断する。
その理由は，下記１のとおり原判決を補正し，下記２のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を示すほかは，原判決「事実及び理由」欄の第３に記載のとおりである。
１原判決の補正
(1)原判決１０頁７行目の「したこと（甲１），」の直後に「毎日新聞社が平成２５年３月に発行した「毎日ムック歯科最前線２０１３」（以下，「平成２５年毎日ムック」という。）において，控訴人の会長，副会長，広報の３名による座談会（同誌１３２頁・１３３頁），控訴人の研修会（同誌１３４頁），控訴人の所属歯科医院リスト（同誌１３５頁）に関する記事が合計４頁にわたり掲載されたこと（甲５），」を加える。
(2)原判決１０頁１６行目～２３行目を，次のとおり改める。「控訴人は，日常歯科臨床における実技の習得を目的として定期的に講習会の開催等を行っている，歯科医師らを会員とする法人格なき社団であり，会員の歯科医師は，北は青森県から南は鹿児島県まで全国各地の歯科医院に所属する歯科医師であること（甲１，３），本件雑誌は，「本気で探す頼りになるいい歯医者さん    ２０１６」という題名の日本全国で販売される雑誌であって，表紙には「歯科治療の悩み＆不安を解消！」という記載があり，全国の歯科医院のリストが掲載されているほか，本件各記事が掲載されていること（甲１，２）からすると，本件における需要者は，日本全国において歯科治療を受けることを考えている者といえる。控訴人は，平成２６年雑誌及び本件雑誌を購読した全国の読者が需要者である旨主張するが，上記に照らし採用することができない。」
(3)原判決１０頁２４行目の「そこで，」の直後に「全国の」を加える。(4)原判決１１頁３行目の「表示が」の直後に「全国の歯科治療を受けることを考えている者の間で」を加える。
(5)原判決１１頁４行目～１３行目を，次のとおり改める。「本件雑誌が発行されるまでの間に，控訴人が全国誌に取り上げられるなどして「ＷＤＳＣ」の表示が歯科治療を受けることを考えている者に対して広く使用されたのは，平成２５年毎日ムック及び平成２６年雑誌において前記のとおりの記事が掲載されたのみであり，平成２５年毎日ムックの発行部数は明らかでなく，平成２６年雑誌の発行予定部数も１０万部に止まる。そうすると，平成２５年毎日ムック及び平成２６年雑誌によって「ＷＤＳＣ」の表示に接した者は，本件における需要者である全国の歯科治療を受けることを考えている者のうち，一部の限られた者にすぎない。」
(6)原判決１２頁２行目の「本件雑誌」から４行目の「照らせば，」までを，「本件雑誌の発行予定部数が１０万部に止まること（甲２）に照らすと，」と改める。
(7)原判決１２頁１２行目に「いたいか否か」とあるのを「いたか否か」と改める。
(8)原判決１２頁１６行目の「である」の直後に「全国の」を加える。
２当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)控訴人は，本件は，周知性獲得と混同行為とが同時に完成するものと主張するが，不競法２条１項１号のいわゆる周知性要件は，同号が登録されていない標章などの商品等表示を保護するものであることから，保護に値する一定の事実状態を形成している場合にはじめて保護の対象とすることが適切であるという観点から設けられているものである。したがって，前記１のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり，損害賠償請求である本件においては，控訴人が損害賠償請求の対象とされている「ＷＤＳＣ」の表示の使用をした時点である本件各記事を掲載した本件雑誌の発行時において，周知性を備えていることを要すると解すべきである。そうすると，本件雑誌の発行後に，需要者が本件雑誌を閲覧して「ＷＤＳＣ」の表示に接することは，本件における「ＷＤＳＣ」の表示の周知性を基礎付ける事実として考慮することはできない。
仮に本件雑誌を「ＷＤＳＣ」の表示の周知性を基礎付ける事実として考慮したとしても，「ＷＤＳＣ」の表示が全国の歯科治療を受けることを考えている者の間で広く認識されていたとは認められないことは，前記１のとおり補正して引用する原判決が説示するとおりである。


平成２７年１０月２２日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２６年（行ケ）第１０１９７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年９月２４日
判     決
原告     Ｘ
同訴訟代理人弁理士    木    戸      基    文
被告     特許庁   長官
同指定代理人      栗    林      敏    彦同             千    葉      成    就同             井    上      茂    夫同             根    岸      克    弘
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１３－４６６４号事件について平成２６年７月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成１９年４月１０日，発明の名称を「ごみ袋兼用レジ袋」とする発明（請求項数４）について特許出願（特願２００７－１２４９９９号。以下「本願」という。）をし，平成２４年１１月３０日付けで拒絶査定を受けた。そこで，原告は，平成２５年３月１１日，これに対する不服の審判を請求した（甲６～８）。
(2)特許庁は，前記(1)の審判請求を不服２０１３－４６６４号事件として審理し，平成２６年７月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２６日，原告に送達された。
(3)原告は，平成２６年８月２１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項１は，次のとおりである。以下，この請求項１に係る発明を「本願発明」といい，本願に係る明細書及び特許請求の範囲（甲６）を併せて「本願明細書等」という。
【請求項１】
レジ袋であって，前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本願発明は，①下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）である，②下記アないしウの引用例１ないし３に記載された発明に，下記エ及びオの引用例４及び５に記載された公知の技術を適用することにより，本願発明の構成とすることは，当業者が容易に推考し得たことであるから，本願発明は，特許法２９条１項３号の規定に該当し，又は，同法２９条２項の規定によって，特許を受けることができない，というものである。
ア引用例１：登録実用新案第３０２５４２２号公報（甲１）イ引用例２：特開２００５－４７７０７号公報（甲２）ウ引用例３：特開２００４－２６４９１号公報（甲３）エ引用例４：特開２００２－９１３１４号公報（甲４）オ引用例５：特開２０００－１９９６７号公報（甲５）(2)本件審決が認定した引用発明及び本願発明と引用発明との一致点は，次のとおりである。
ア引用発明
スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋であって，前記袋が，この袋がごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋。
イ本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点レジ袋であって，前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
４取消事由
(1)新規性の判断の誤り（取消事由１）
ア引用発明の認定の誤り
イ一致点の認定の誤り及び相違点の看過
(2)進歩性の判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（新規性の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤り
ア「前記袋が，この袋がごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示するラベルを有する袋」と認定したことの誤り本件審決は，引用発明は，「前記袋が，この袋がごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示するラベルを有する袋」であると認定した。しかし，引用例１の課題及び作用についての【０００３】，【０００５】の記載によれば，引用例１記載の発明が表示ラベルを袋に貼り付ける構成であることは明白である。そこで，正確に引用発明を認定すれば，「前記袋が，この袋がごみ処理有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付けられた袋」であるから，本件審決による引用発明の認定は誤りである。イごみ袋としてレジ袋を利用することが記載されている旨認定したことの誤り(ア)本件審決は，「引用例１の【００１２】には，ごみ袋としてレジ袋を利用することが記載されている。」として，前記第２の３(2)アのとおり，引用発明を認定した。
(イ)しかし，引用例１の【００１２】には，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」と記載されているところ，流用とは，「きまった目的以外のことに融通して使用すること。」（広辞苑第六版）である。したがって，引用例１の【００１２】の上記記載は，レジ袋をその決まった目的であるレジ袋以外のことに，ここでは，レジ袋をレジ袋として使わずに，自治体指定のごみ袋として利用していることを示すラベル（シール）を貼るごみ袋として使用することを意味するから，引用例１記載の発明は，ごみ袋としてレジ袋を利用するものではない。


したがって，本件審決の引用発明の認定は誤りである。(ウ)本願の出願時（平成１９年４月１０日）の技術常識として，ごみ袋としてポリ袋（炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの）が普及していたところ，３０％以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のものの推奨が始まったこと，ごみ袋として普及しているポリ袋（炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの）も，自治体指定のごみ袋として指定される可能性が想定できたこと，レジ袋はほとんど全てポリ袋（ポリエチレン製のもの）であるから，ごみ袋とレジ袋の違いは炭酸カルシウムの有無であることを考慮すると，引用例１の【００１２】の記載は，炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの又はポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であることを開示している。したがって，引用例１のごみ「袋」が，炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製の袋又はポリプロピレン製の袋であることは明白であり，本件審決が，引用例１の【０００２】，【０００３】，【００１２】の記載から，引用例１のごみ「袋」が，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている」「袋」であるとして，引用発明を「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋であって」と認定したことには誤りがある。
(2)一致点の認定の誤り及び相違点の看過
ア引用発明の「表示ラベル」と本願発明の「表示部」とは相違すること(ア)本件審決は，引用発明の「表示ラベル」は，本願発明の「表示部」に相当する旨認定した。
(イ)しかし，本願発明は，「前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有する袋」であるところ，本願明細書等の【００２２】，【００２４】，【００２５】の記載によれば，「表示部を有する」とは，レジ袋に，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることが印刷されていたり，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る枠があったりと，少なくともレジ袋自体に，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることの表示がされていることである。これに対して，引用発明は，前記(1)アのとおり，「前記袋が，この袋がごみ処理有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付けられた袋」であって，表示ラベルはレジ袋とは別の物である。このように，引用発明の「表示ラベル」は，レジ袋とは別の物であるから，レジ袋自体に表示がされている本願発明の「表示部」とは異なる。
したがって，引用発明は，本願発明のように，レジ袋自体にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有するものではないから，本件審決の前記(ア)の認定は誤りであって，この点は相違点として認定されるべきである。
(ウ)本願発明は，レジ袋を自治体指定のごみ袋としても利用できるようにしたものであるから，本願発明のレジ袋をごみ袋として使用したとき，具体的には本願発明のレジ袋をごみ袋としてごみ集積所に出したときには，現行の自治体指定のごみ袋と同じような形態，より具体的には自治体指定のごみ袋に求められる表示を有するように創作されたものである。
したがって，本願発明を，シール貼付部にシールを貼った使用形態で認定して，引用発明と対比すべきではない。
(エ)本願発明のレジ袋が有するのは表示部である。ここで，「部」とは「分けること。分けた一区分。」（広辞苑第六版）の意味であるから，表示部はレジ袋を分けた一区分，すなわちレジ袋自体に表示がされていることをいう。また，本願の請求項２の表示部は，「このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る部分」であって，本願の請求項２のシールは表示部ではない。
さらに，本願明細書等の【００２９】，【００３０】の記載によれば，本願発明の表示部が，様々な態様を含み得るとしても，レジ袋自体に表示することに限定される。
したがって，本願発明の表示部を有することには，レジ袋とは別の物であるシールにより表示することは含まれない。
(オ)本願発明は，レジ袋が表示部を有することを特徴とするものであり，レジ袋自体に工夫を凝らしたものである。そこで，本願発明と引用発明との対比に当たっては，レジ袋に工夫が凝らされているか否かに注目して，本願発明のごみ袋兼用レジ袋の構成と，引用発明のレジ袋の構成とを対比すべきであるところ，引用発明のレジ袋は，レジ袋に対して何らの工夫もされていない。したがって，本願発明のごみ袋兼用レジ袋の構成と，引用発明のレジ袋の構成とを対比すれば，本願発明は「レジ袋が，この袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有する」点で，引用発明のレジ袋と相違する。イ引用発明はレジ袋をごみ袋として二次利用するものではないこと本願発明は，「レジ袋をごみ袋として二次利用できる」（【００１４】）ものであるのに対して，引用例１記載の発明は，レジ袋をレジ袋として使わずに，自治体指定のごみ袋として利用していることを示すラベル（シール）を貼るごみ袋として使用するものである。したがって，本件審決は，本願発明と引用発明との対比において，引用発明が，本願発明のように，レジ袋をごみ袋として二次利用するものでないという相違点を看過したものである。
(3)小括
以上によれば，本件審決は，引用発明の認定を誤り，その結果，一致点の認定を誤り，ひいては相違点を看過したものであるから，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)引用発明の認定について
ア本件審決は，引用例１の【０００２】～【０００４】，【００１２】の記載から，引用例１のごみ「袋」が，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている」「袋」であって，この「袋」に貼り着けられた「表示ラベル」が「ごみ処理の有料化システム」に適用されるものであることから，引用発明を，前記第２の３(2)アのとおり認定した。
引用発明の認定は，引用例の記載から把握できる発明のうち，本願発明との対比において必要な範囲で認定することができるところ，本件審決は，「表示部」の形成方法については特定されず，「表示部」を有することが特定されている本願発明との対比において，引用例１の記載から，どのような手段で「表示ラベル」を形成したかについてではなく，「袋」が「表示ラベル」を有していることを認定したのである。
したがって，本件審決の引用発明の認定に誤りはない。
イ原告の主張(1)イについて


本件審決は，引用発明として「ごみ袋としてレジ袋を利用すること」を認定していないから，原告の主張は，その前提において失当である。一般に，スーパーやコンビニで配布されるレジ袋は，消費者が買物をした際，購入した商品を持ち帰ることを容易にするために，レジにおいてサービスで配布されるものであり，購入した商品を入れるレジ袋として使わずに，ごみ袋として使うために配布されるものではないから，引用例１の【００１２】の「ごみ袋として流用した場合」とは，スーパーやコンビニのレジで，購入した商品を入れる「レジ袋」として配布され利用した後，消費者の判断で「ごみ袋」として再利用することを意味するものと理解するのが妥当である。なお，スーパーやコンビニで多めに袋が配布された場合に，一部の袋を「レジ袋」として商品を入れて利用する一方，余った袋を未利用のまま持ち帰り，後に「ごみ袋」として利用する形態も想定し得るところ，そのような形態も「ごみ袋として流用した場合」に含まれるのは当然である。よって，引用例１には，ごみ袋としてレジ袋を利用することが記載されているのではなく，レジ袋をレジ袋として使わずにごみ袋として使用することが記載されているとする原告の主張は，引用例１の記載を正解しないものであり，失当である。したがって，本件審決の引用発明の認定に誤りはない。
(2)一致点及び相違点について
ア本願の請求項２に係る発明を包含する請求項１に係る発明（本願発明）の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有すること」には，請求項２で特定される「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る部分」を有する態様だけではなく，「表示部」としての機能を有する，それ以外の様々な態様も含み得るものであり，その様々な態様には，ごみ袋に貼り付けたシールにより表示することも含まれる。本願明細書等の【００２２】，【００２４】，【００２５】に，実施例として，レジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることが印刷されている態様と，自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールＳを貼る部分として枠が囲まれている態様が示されているとしても，「表示部」として，ごみ袋に貼り付けたシールによる表示を排除する記載もなく，この２つの実施例の例示をもって，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有すること」を，レジ袋自体に表示することに限定して理解しなければならない理由はない。
そして，引用発明の認定に誤りがないことは，前記(1)アのとおりである。そうすると，引用発明の「表示ラベル」も，本願の請求項２の「シール」と同様に，袋に貼り付けて表示部を形成するものであることから，引用発明の「表示ラベル」による表示は，本願発明の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有すること」に包含される態様に含まれるものであり，引用発明の「表示ラベル」が，本願発明の「表示部」に相当するとした本件審決の認定に誤りはない。
イ原告の主張(2)イについて
前記(1)イのとおり，引用発明の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」は，スーパーやコンビニのレジで，購入した商品を入れる「レジ袋」として配布され利用された後，消費者の判断で「ごみ袋」として再利用されるものと理解するのが自然であり，原告の，レジ袋をレジ袋として使わずにごみ袋として使用するものであるとの主張は，レジ袋の通常の使用形態に基づかない主張であって失当である。
したがって，本件審決は，本願発明と引用発明との対比において，レジ袋をごみ袋として二次利用するものではないという相違点を看過したものではなく，誤りはない。
２取消事由２（進歩性の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，引用例１ないし３に記載された「ごみ袋として利用するレジ袋」に引用例４及び５に記載された「地方自治体のゴミ処理の回収料金を支払い済みであり，自治体が定めた適正なごみ袋であることを示すラベル」を貼付することにより，本願発明の構成とすることは，当業者が容易に推考し得たことである，と判断した。
(2)しかし，本願発明の構成は，「レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有する（レジ袋自体に表示する）」ものであって，レジ袋自体に工夫を凝らしたものである。
これに対して，引用例２の【０００１】，【０００５】の記載及び引用例３の【０００１】の記載によれば，引用例２及び３に記載された「ごみ袋として利用するレジ袋」は，レジ袋をごみ箱として利用するためのスタンドに関する発明であり，レジ袋をそのままゴミ袋として再利用するものであり，レジ袋を自治体指定のごみ袋として利用するためにレジ袋自体に工夫を凝らす着想がない。また，引用例１の【０００１】，【請求項１】の記載，引用例４及び５の記載によれば，引用例１の「ごみ袋として利用するレジ袋」と，引用例４及び５の「ラベル」は，いずれもラベルに関する発明であり，ラベルはレジ袋とは別の物であるから，レジ袋を自治体指定のごみ袋として利用するためにレジ袋自体に工夫を凝らす着想がない。
したがって，引用例１ないし３に記載された「ごみ袋として利用するレジ袋」に，引用例４及び５に記載された「地方自治体のゴミ処理の回収料金を支払い済みであり，自治体が定めた適正なごみ袋であることを示すラベル」を貼付しても，文字通りレジ袋にラベルを貼り付ける構成になるにすぎず，本願発明の「レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有する（レジ袋自体に表示する）」構成にはなり得ない。
よって，本件審決の前記(1)の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
本願発明の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有すること」について，レジ袋自体に，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることの表示がされていることと理解しなければならない理由がないことは，前記１の〔被告の主張〕(2)アのとおりである。そうすると，本件審決の進歩性に係る判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願明細書等（甲６）には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図１ないし３は別紙１を参照。）。
ア特許請求の範囲
【請求項１】
レジ袋であって，前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
【請求項２】
前記表示部が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る部分であることを特徴とする請求項１に記載のごみ袋兼用レジ袋。
イ技術分野
【０００１】この発明は，レジ袋に関し，特に自治体指定のごみ袋としても利用できるごみ袋兼用レジ袋に関する。
ウ背景技術
【０００２】一般的に，コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売店において，レジスター（以下「レジ」という。）で買物客に渡される，買物をした持ち帰り商品を入れる袋（以下「レジ袋」という。）として，レジ袋の一または複数の面に小売店名を印刷したものが用いられている。


【０００４】さらに，一般的に，商品を持ち帰るために使用されたレジ袋は，家庭においてごみ袋として二次利用されている。
【０００５】一方，近年，ごみの減量化を図るために，ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定し，ごみ袋を有料にする自治体が増えている。
エ発明が解決しようとする課題
【０００７】また，ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定し，すなわちレジ袋でのごみ出しを禁止してごみ袋を有料にする方法では，従来からごみ袋として二次利用されていたレジ袋がごみとして捨てられることになる。つまり，従来からごみ袋として二次利用されていたレジ袋が他のごみと共にごみ袋に入れられてごみとして回収されるために，レジ袋の分だけごみの量が増えることになる。【０００８】さらに，ごみの回収を有料にする場合には，ごみ回収料金の支払いの有無をごみ回収のときに容易に確認できることが望まれている。【０００９】そこで，この発明では，前記した問題を解決し，自治体指定のごみ袋としても利用できるごみ袋兼用レジ袋を提供することを目的とする。
オ発明の効果
【００１４】請求項１に係る発明によれば，レジ袋をこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有して構成したので，ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定している自治体においても，レジ袋をごみ袋として二次利用できる。
【００１５】請求項２に係る発明によれば，表示部をこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る部分として構成したので，例えば複数の自治体において営業を行っている小売店では，レジ袋を自治体ごとに変更することなく，シールを自治体ごとに変更することで容易に対応できる。また，表示部をシールを貼る部分として構成したので，その部分にシールが貼られているかを確認すれば，袋全体を確認することなく自治体指定のごみ袋かを容易に確認できる。
カ発明を実施するための最良の形態
【００１８】次に，この発明の実施形態について，適宜図面を参照しながら詳細に説明する。図１は，この発明に係るごみ袋兼用レジ袋の斜視図である。図１に示すように，この発明に係るごみ袋兼用レジ袋１では，ごみ袋兼用レジ袋１の幅広面２にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部２ａ（以下「ごみ袋兼用表示部２ａ」ともいう。）を有している。【００１９】ごみ袋兼用レジ袋１は，買物をした持ち帰り商品を入れる袋形の入れ物であって，開口側の両側部に輪形の把持部３，３を有し，開口側の中央部に一対の短冊形の結束部４，４を有している。そして，ごみ袋兼用レジ袋１には，その幅広面２にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部２ａ…と，買物をした小売店名を表示する店名表示部２ｂを有している。【００２０】ごみ袋兼用表示部２ａは，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する部分であって，ここでは幅広面２の一つの面の開口側に位置している。
【００２２】以上のように構成されたごみ袋兼用レジ袋１では，ごみ袋兼用表示部２ａにこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることと，このレジ袋がごみ回収料金を支払い済みであることが印刷されている。…【００２３】図２は，この発明に係るごみ袋兼用レジ袋のごみ袋としての使用状態を示した斜視図である。図２に示すように，この発明に係るごみ袋兼用レジ袋１では，ごみ袋兼用表示部２ａにこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることが印刷されていることで，ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定している自治体においても，レジ袋をごみ袋として二次利用できる。…【００２４】続いて，この発明の他の実施形態に係るごみ袋兼用レジ袋１について，主に相違点を説明する。図３は，この発明に係るごみ兼用レジ袋の他の実施形態の斜視図である。図３に示すように，この発明の他の実施形態に係るごみ袋兼用レジ袋１では，幅広面２にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールＳを貼る表示部１２ａ（以下「シール貼付部１２ａ」という。）を有している。
【００２５】シール貼付部１２ａは，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールＳを貼る部分であって，ここでは幅広面２の一つの面の開口側の位置に，枠で囲まれている。
【００２６】以上のように構成された他の実施形態に係るごみ袋兼用レジ袋１では，図３に示すように，シール貼付部１２ａにこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールＳを貼ることで，ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定している自治体においても，レジ袋をごみ袋として二次利用できる。(2)前記(1)の記載によれば，本願発明の概要は，以下のようなものであると認められる。
本願発明は，自治体指定のごみ袋としても利用できるごみ袋兼用レジ袋に関する（【０００１】）。
従来，コンビニエンスストア等の小売店において，レジで買物客に渡される，買物をした持ち帰り商品を入れる袋（レジ袋）は，家庭においてごみ袋として二次利用されているところ，近年，ごみの減量化を図るために，ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定し，ごみ袋を有料にする自治体が増えている（【０００２】，【０００４】，【０００５】）。
しかしながら，自治体指定のごみ袋に限定する方法では，従来からごみ袋として二次利用されていたレジ袋が，他のごみとともに，（自治体指定の）ごみ袋に入れられてごみとして回収されるため，レジ袋の分だけごみの量が増えることになるという問題がある。さらに，ごみの回収を有料にする場合には，ごみ回収料金の支払の有無をごみ回収のときに容易に確認できることが望まれている（【０００７】，【０００８】）。
そこで，本願発明は，このような問題を解決するために，自治体指定のごみ袋としても利用できるごみ袋兼用レジ袋を提供することを目的として，レジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有するごみ袋兼用レジ袋という構成としたものである（【０００９】，【請求項１】）。
２引用発明について
(1)引用例１（甲１）には，おおむね，次の記載がある（下記記載中に引用する図１は別紙２を参照。）。
ア考案の属する技術分野
【０００１】本考案は，ごみ処理の有料化システムに適用することができ，偽造防止機能及び不正防止機能を有するごみ袋用表示ラベルに関する。
イ従来の技術
【０００２】近年，国及び地方自治体にとってごみ処理の問題は極めて深刻なものとなっている。…


現在，東京都では３０％以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のごみ袋の使用を推奨しているが，事業系ごみの全面有料化にあたって，この袋にごみを収納してごみ集積所に出す際にラベルを貼着し，このラベルにそのごみを排出した事業者名を記載し，排出したごみに応じた処理料金を請求する方式が採られるようである。また，袋の大きさやごみの種類等に応じて貼着するラベルを色分けしたり或いは必要な表示を記載し，そのラベルの色や表示情報を識別することによりごみ処理料金の算出，料金請求等を容易にすることが検討されているようである。
ウ考案が解決しようとする課題
【０００３】しかし，前記ラベルの接着力が充分でない場合には，清掃局がごみを収集する以前にラベルがごみ袋から剥がれたり，ラベルが剥がれて他のごみ袋に転着する可能性があり，適正なシステムの運用に支障を生ずる虞がある。さらに，通常の取扱いにおいてはラベルがごみ袋から剥れることがなくても，不正な意図をもってラベルを剥がし，剥がしたラベルを別のごみ袋に転用するなどの偽造行為，不正行為がなされると，適正な規制に基づいてごみ出しを行っている事業者に著しい不利益が与えられるものとなる。
そして，上述のようなラベルの剥がれや不正行為がなされると，システムの信頼性を損なう虞があり，システムの運用にも支障を生ずるものとなる。したがって，ごみ袋に一端貼り付けられたならば，剥離しようとしてもできないか，若しくはラベル基材やごみ袋が破損または破壊してしまって容易に不正行為がなされたか否かを判定でき，そのことにより不正行為を実質的に防止できるようなごみ袋用の表示ラベルが要望されている。
エ課題を解決するための手段
【０００４】本考案は上記に鑑み提案されたもので，ごみを収納したごみ袋の収集に際し，ごみの種類や大きさ等を表示するラベルであり，ラベル基材の片面に，ラベル基材またはごみ袋の強度と同等か，またはそれ以上の見掛け上の粘着力を有する粘着層を形成し，前記粘着層に剥離紙を貼合してなること…を特徴とする。
オ作用
【０００５】本考案のごみ袋用表示ラベルは，上記構成を有するので，ごみ袋に一旦貼着したならば，剥離しようとしてもできないか，若しくはラベル基材やごみ袋が破損してしまうため，ラベルを転用する偽造行為，不正行為などを確実に防止することができる。
カ考案の実施の形態
【０００６】本考案のごみ袋用表示ラベル１は，ラベル基材２の片面に粘着層を形成し，前記粘着層に剥離紙を貼合した構成であり，図１にはこの表示ラベル１（勿論剥離紙を剥がして）を炭酸カルシウムを３０％以上含有するポリエチレン製のごみ袋３に貼着した状態を示している。
【０００７】本考案の表示ラベル１を作製する一例を示すと，まず剥離紙の表面に均一な厚みの粘着層を塗布，形成させた後，ラベル基材２を重合させてラベルを製造する（転写方式）。また，ラベル基材２の裏面に均一な厚みの粘着層を塗布，形成させた後，或いは剥離紙を重合させてラベルを製造する（直写方式）ようにしても良い。
次に，所定の色や必要な表示等をラベル基材２の表面に印刷する。印刷する色や必要な表示等に関しては，システムを設定する地方自治体，或いは委託された業者の決定に基づいて行うが，文字や枠，デザイン，色，使用するインク，印刷方式等を制限するものではなく，或いは印刷ばかりでなく，箔押やシボ印刷等の型押し加工を行うようにしても良い。
その後，所定の大きさに断裁する。…
【０００９】一方，本考案の表示ラベル１を貼着するごみ袋３は，炭酸カルシウムを３０％含有するポリエチレン製のものでは縦方向１８００ｋｇｆ／２５ｍｍ巾，横方向１４００ｋｇｆ／２５ｍｍ巾の引張強度を有するが，これらの数値は引張り時の破断強度であるから，実際上はそれよりも小さい力で破断するし，極めて弱い力で容易に伸張してしまう（回復しない歪みが残る。）。【００１０】前記ごみ袋（炭酸カルシウムを３０％以上含有するポリエチレン製ごみ袋）を被着体とし，これに対する前記本考案の表示ラベルの常態粘着力をＪＩＳＺ１５３８，ＪＩＳＺ０２３７の規定により測定すると，４ｋｇｆ／２５ｍｍ巾前後でごみ袋が破断して測定ができない。…また，ごみ袋を炭酸カルシウムを全く含有しないポリエチレン製のもの，或いはポリプロピレン製のもの，或いは再生紙からなるものに代えて測定しても同様な結果となった。
【００１１】これらの試験から明らかなように，本考案の表示ラベルは，ごみ袋に一旦貼着したならば，無理に剥離しようとしてもラベル基材やごみ袋が破損してしまうため，ラベルを転用する偽造行為，不正行為などを確実に防止できる。【００１２】また，本考案の表示ラベルは，前記のように炭酸カルシウムを３０％以上含有するポリエチレン製のごみ袋だけでなく，スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であり，勿論再生紙からなるごみ袋にも適用可能であるため，どのようなごみ処理の有料化システム，或いはごみ袋内に収納されたごみの判別システム等にも適用することができる。
キ考案の効果
【００１４】以上要するに，本考案の表示ラベルは，ラベル基材の片面に，ラベル基材またはごみ袋の強度と同等か，またはそれ以上の見掛け上の粘着力を有する粘着層を形成してなるので，ごみ袋に一旦貼着したならば，剥離しようとしてもできず，不正な意図をもってラベルを無理に剥がそうとするとラベル基材またはごみ袋が破損したり破壊する。そのため，清掃局がごみを収集する以前にラベルがごみ袋から剥がれたり，ラベルが剥がれて他のごみ袋に転着する虞もないし，偽造行為や不正行為が行なわれたことが容易に判定でき，実質的にこれらの行為を防止することもできる。
【００１５】したがって，ごみ処理の有料化システムに本考案の表示ラベルを適用しても，需要者に不利益を与えることがなく，システムの信頼性を損なうこともなく，安定なシステムの運用を実施することができる。…(2)前記(1)の記載によれば，引用発明の概要は，以下のようなものであると認められる。


引用発明は，ごみ処理の有料化システムに適用することができ，偽造防止機能及び不正防止機能を有するごみ袋用表示ラベルに関する（【０００１】）。現在，東京都では３０％以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のごみ袋の使用を推奨しているが，事業系ごみの全面有料化に当たって，この袋にごみを収納してごみ集積所に出す際にラベルを貼着し，このラベルにそのごみを排出した事業者名を記載し，排出したごみに応じた処理料金を請求する方式や，袋の大きさやごみの種類等に応じて貼着するラベルを色分けしたり，又は必要な表示を記載し，そのラベルの色や表示情報を識別することによりごみ処理料金の算出，料金請求等を容易にすることが検討されている（【０００２】）。しかし，ラベルの接着力が充分でない場合には，清掃局がごみを収集する以前にラベルがごみ袋から剥がれたり，ラベルが剥がれて他のごみ袋に転着する可能性があって，適正なシステムの運用に支障を生ずる虞があり，さらに，不正な意図をもってラベルを剥がし，剥がしたラベルを別のごみ袋に転用するなどの偽造行為，不正行為がなされると，適正な規制に基づいてごみ出しを行っている事業者に著しい不利益が与えられるものとなる。
したがって，ごみ袋にいったん貼り付けられたならば，剥離しようとしてもできないか，又はラベル基材やごみ袋が破損または破壊してしまって容易に不正行為がされたか否かを判定でき，そのことにより不正行為を実質的に防止できるようなごみ袋用の表示ラベルが要望されている（【０００３】）。そこで，引用発明は，上記に鑑み提案されたもので，ごみを収納したごみ袋の収集に際し，ごみの種類や大きさ等を表示するラベルであり，ラベル基材の片面に，ラベル基材又はごみ袋の強度と同等か，又はそれ以上の見掛け上の粘着力を有する粘着層を形成し，前記粘着層に剥離紙を貼合してなるごみ袋用表示ラベルとしたものである（【０００４】）。
そのため，引用発明のごみ袋用表示ラベルは，ごみ袋にいったん貼着したならば，剥離しようとしてもできないか，又はラベル基材やごみ袋が破損してしまうため，ラベルを転用する偽造行為，不正行為などを確実に防止することができる（【０００５】）。
３取消事由１（新規性の判断の誤り）について
(1)引用発明の認定について
ア本件審決の引用発明の認定について
引用例１は，考案の名称を「ごみ袋用表示ラベル」とするものである。そして，引用例１の考案の実施の形態の【０００９】ないし【００１２】の記載によれば，引用例１において，「ごみ袋用表示ラベル」である「表示ラベル」は，「ごみ袋」に貼着することを前提とするものであるところ，炭酸カルシウムを３０％以上含有するポリエチレン製のごみ袋以外にも，スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの又はポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であり，さらには，再生紙からなるごみ袋にも適用可能であることが理解できる。そうすると，引用例１の【００１２】の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」とは，本来の使用目的が「ごみ袋」ではない「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」を，「ごみ袋」という使用目的で流用した場合を意味することは明らかであり，かかる場合において，「表示ラベル」（ごみ袋用表示ラベル）を「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」に貼着することが可能であることが理解できる。
さらに，引用例１の【００１２】には，「表示ラベル」を「ごみ袋」に貼着すると，「ごみ処理の有料化システム」に適用できることが記載されている。そうすると，上記のとおり，本来の使用目的が「ごみ袋」ではない「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」も，「ごみ袋」という使用目的で流用（使用）することができるのであるから，「表示ラベル」を貼着した「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」は，「ごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋」であるということができる。
以上によれば，引用発明は，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋であって，前記袋が，この袋がごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋。」と認定することができるから，本件審決による前記第２の３(2)アの引用発明の認定に誤りはない。
イ原告の主張について
(ア)原告は，引用例１の課題及び作用についての【０００３】，【０００５】の記載によれば，引用例１記載の発明が表示ラベルを袋に貼り付ける構成であることは明白であり，正確に引用発明を認定すれば，「前記袋が，この袋がごみ処理有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付けられた袋」である旨主張する。
しかし，前記アのとおり，引用例１記載の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」は，「表示ラベル」を貼着すると，「ごみ処理の有料化システム」に適用できるのであるから，「ごみ処理の有料化システム」に適用できる「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」は，「表示ラベル」を貼り付けられた袋であるといえるものの，原告主張に係る「表示ラベルを貼り付けられた」とは，「袋」に対する「表示ラベル」の形成方法を説明したものにすぎず，「袋」の態様としては，「表示ラベルを有する袋」であることに変わりはない。
そして，引用発明の認定は，引用例の記載から把握できる発明のうち，本願発明との対比において必要な範囲で認定すれば足りるところ，本願発明においては，「前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有する」として，「袋」が「表示部」を有することが特定されているだけで，表示部の形成方法については特定されていないのであるから，引用発明の認定に当たっても，表示ラベルの形成方法として「表示ラベルを貼り付けられた」ことを特定する必要はなく，「袋」が「表示ラベルを有する」ことを特定すれば足りる。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。(イ)原告は，引用例１の【００１２】には，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」と記載されていること，流用とは，「きまった目的以外のことに融通して使用すること。」であることから，引用例１の【００１２】の上記記載は，レジ袋をその決まった目的であるレジ袋以外のことに，ここでは，レジ袋をレジ袋として使わずに，自治体指定のごみ袋として利用していることを示すラベル（シール）を貼るごみ袋として使用することを意味するものであって，引用例１記載の発明は，ごみ袋としてレジ袋を利用するものではない旨主張する。


しかし，引用例１の【００１２】の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のもの」とは，前記アのとおり，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」である。そして，スーパーやコンビネーションストア等がレジを備えていることは当然であって，レジにおいて，消費者が購入した商品を入れる手提げ袋は「レジ袋」といえるから，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」が「レジ袋」に相当することは明らかである。
そして，「流用」とは，広辞苑第六版によれば，「きまった目的以外のことに融通して使用すること」を意味するところ，決まった目的に使用してその目的を達成した後に，「きまった目的以外のことに融通して使用すること」もまた，「流用」の概念に含まれるというべきである。したがって，引用例１の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」との記載は，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」を「レジ袋」として使用した後に，「ごみ袋」として使用する場合をも包含するものである（なお，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」，いわゆる「レジ袋」を「ごみ袋」として使用することは，甲２の【０００５】や甲３の【０００１】に記載されているように，一般的に行われていることである。）。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。(ウ)原告は，本願の出願時（平成１９年４月１０日）の技術常識として，ごみ袋としてポリ袋（炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの）が普及していたところ，３０％以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のものの推奨が始まったこと，ごみ袋として普及しているポリ袋（炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの）も，自治体指定のごみ袋として指定される可能性が想定できたこと，レジ袋はほとんど全てポリ袋（ポリエチレン製のもの）であって，ごみ袋とレジ袋の違いは炭酸カルシウムの有無であることを考慮すると，引用例１の【００１２】の記載は，炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの又はポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であることを開示しているのであって，引用例１のごみ「袋」は，炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製の袋又はポリプロピレン製の袋であることは明白であるから，本件審決が，引用例１の【０００２】，【０００３】，【００１２】の記載から，引用例１のごみ「袋」が，「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている」「袋」であるとして，引用発明を「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋であって」と認定したことには誤りがある旨主張する。
原告の上記主張の趣旨は必ずしも明らかではないが，仮に原告主張のとおり，本願の出願当時，レジ袋はほとんど全てポリ袋（ポリエチレン製のもの）であって，ごみ袋とレジ袋の違いは炭酸カルシウムの有無であるとすると，引用例１の【００１２】の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のもの」とは，「レジ袋」を意味することになる。そうすると，引用例１の【００１２】には，引用例１記載の表示ラベルは，上記「レジ袋」を「ごみ袋として流用した場合にも適用可能」であることが記載されているのであるから，本件審決が，引用発明を「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋であって，前記袋が，…ごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋」と認定したことに誤りはないことになる。
したがって，原告の上記主張は，失当というほかない。
ウ小括
以上によれば，本件審決による引用発明の認定に誤りはない。
(2)一致点の認定及び相違点の認定について
ア本願発明の「表示部」について
前記１(1)アの特許請求の範囲請求項１及び２の記載によれば，本願発明（請求項１）において，「表示部」とは，「前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する」ものであることが特定されているのみであって，「レジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する」ものであれば，「表示部」の形態として，レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接印刷することにより表示する形態だけでなく，【請求項１】を引用する【請求項２】で規定されているように，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシール」を貼着することにより表示する形態をも包含するものであると解される。
また，本願明細書等の【００１８】ないし【００２３】の記載によれば，レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接印刷することによって，ごみ袋兼用レジ袋として，レジ袋をごみ袋として二次利用できることが理解できる。さらに，本願明細書等の【００２４】ないし【００２６】には，【請求項１】を引用する【請求項２】に対応する実施形態として，シールを貼る前のレジ袋が，自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼ることで，ごみ袋兼用レジ袋として，レジ袋をごみ袋として二次利用できることが理解できる。そうすると，本願明細書等の発明の詳細な説明を参酌しても，本願発明の「表示部」については，「レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接印刷することにより表示する形態」及び「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示する形態」の二つの形態が記載されているということができる。
したがって，本願発明の「表示部」とは，「レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接印刷することにより表示する形態」だけでなく，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示する形態」も含むものと解するのが相当である。
イ本願発明と引用発明との対比について
(ア)前記(1)イ(イ)のとおり，スーパーやコンビネーションストア等がレジを備えていることは当然であり，レジにおいて，消費者が購入した商品を入れる手提げ袋は「レジ袋」といえるから，引用発明の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」は，「レジ袋」に相当する。(イ)引用発明の「ごみ処理の有料化システム」は，東京都等の「自治体」が運用するものであり（引用例１の【０００２】），「表示ラベル」は，「ごみを収納したごみ袋の収集に際し，ごみの種類や大きさ等を表示する」ものである（引用例１の【請求項１】）から，本願発明の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する」に相当する。
また，引用発明の「表示ラベル」は，「本考案のごみ袋用表示ラベル１は，ラベル基材２の片面に粘着層を形成し，前記粘着層に剥離紙を貼合した構成」（引用例１の【０００６】）であるから，「シール」に相当する。(ウ)引用発明では，レジ袋（「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」）の所定の部位に「表示ラベル」（シール）を貼着することにより，レジ袋が，自治体指定のごみ袋として利用できることを表示しているということができる。


そうすると，前記アのとおり，本願発明の「表示部」は，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシール」を貼着することにより表示する形態も含むものであるから，引用発明の「表示ラベル」は，本願発明の「表示部」に相当する。
そして，引用発明において，表示ラベルを有する袋（表示ラベルを貼着した袋）は，レジ袋をごみ袋として利用できるものであるから，本願発明の「ごみ袋兼用レジ袋」に相当する。
(エ)前記(ア)ないし(ウ)のとおり，本願発明と引用発明とを対比すると，両者の構成に差異はないから，本願発明と引用発明とは同一である。したがって，本件審決による本願発明と引用発明との対比の認定判断に誤りはない。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，本願発明の「表示部を有する」とは，レジ袋に，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることが印刷されていたり，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る枠があったりと，少なくともレジ袋自体に，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることの表示がされていることであるのに対して，引用発明は，「前記袋が，この袋がごみ処理有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付けられた袋」であって，表示ラベルはレジ袋とは別の物であり，レジ袋自体に表示がされている本願発明の「表示部」とは異なるところ，引用発明はかかる表示部を有するものではないから，本件審決の一致点の認定は誤りであって，この点は相違点として認定されるべきである旨主張する。
しかし，本願発明において「表示部」は，「前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部」と特定されているだけであって，レジ袋自体に表示がされていることが特定されているものではないから，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。そして，前記アのとおり，本願発明の「表示部」は，「レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接印刷することにより表示する形態」だけでなく，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示する形態」も含むものであるから，本願発明は，引用発明の「ごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋」を含むものである。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。(イ)原告は，本願発明は，レジ袋を自治体指定のごみ袋としても利用できるようにしたものであって，本願発明のレジ袋をごみ袋として使用したとき，具体的には本願発明のレジ袋をごみ袋としてごみ集積所に出したときには，現行の自治体指定のごみ袋と同じような形態，より具体的には自治体指定のごみ袋に求められる表示を有するように創作されたものであるから，本願発明を，シール貼付部にシールを貼った使用形態で認定して，引用発明と対比すべきではない旨主張する。原告の上記主張の趣旨は必ずしも明らかではないが，本願発明は，レジ袋をごみ袋として使用したときとか，レジ袋をレジで配布したときというように，レジ袋の使用時期及び当該使用時期における使用目的に応じて，レジ袋の構成を特定するものではない。そして，本願明細書等の【００１５】には，「また，表示部をシールを貼る部分として構成したので，その部分にシールが貼られているかを確認すれば，袋全体を確認することなく自治体指定のごみ袋かを容易に確認できる。」と記載されているように，シールが貼られていることによって，自治体指定のごみ袋か否かを容易に確認できるのであるから，シールを貼った使用形態を除外して，本願発明を認定すべき理由がない。
したがって，原告の上記主張は，失当というほかない。(ウ)ａ原告は，本願発明のレジ袋が有するのは表示部であるところ，「部」とは「分けること。分けた一区分。」の意味であるから，表示部はレジ袋を分けた一区分，すなわちレジ袋自体に表示がされているものであって，本願発明の「表示部を有する」ことには，レジ袋とは別の物であるシールにより表示することは含まれない旨主張する。
確かに，広辞苑第六版によれば，「部」には，「分けること。分けた一区分。」の意味があることが認められる。しかし，レジ袋にシールを貼着した場合，当該シールが貼着された部分もレジ袋であることに変わりはなく，その場合，シールが貼着された部分は，レジ袋を分けた一区分ということができる。そうすると，「部」の意味が上記のとおりであるからといって，本願発明の「表示部」について，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示する形態」が排除されることとなるものではなく，原告主張のようにレジ袋自体に表示がされている場合に限定されると解することはできない。そして，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシール」を貼着することにより表示する形態も「表示部」といえることは，前記アのとおりである。ｂまた，原告は，本願の請求項２の表示部は，「このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る部分」であって，本願の請求項２のシールは表示部ではないことから，本願発明の「表示部を有する」ことには，レジ袋とは別の物であるシールにより表示することは含まれない旨主張する。しかし，本願の請求項２の表示部が，「このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る部分」であって，本願の請求項２のシールは表示部ではないからといって，前記(ア)のとおり，請求項１に係る本願発明の「表示部」について，「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示する形態」が排除されるものではない。ｃさらに，原告は，本願明細書等の【００２９】，【００３０】の記載によれば，本願発明の表示部が，様々な態様を含み得るとしても，レジ袋自体に表示することに限定されることから，本願発明の「表示部を有する」ことには，レジ袋とは別の物であるシールにより表示することは含まれない旨主張する。しかし，本願発明の「表示部」が，レジ袋自体に表示することに限定されるものではないことは前記(ア)のとおりである。本願明細書等の発明の詳細な説明の実施例にレジ袋自体に表示するものしか記載されていないとしても，本願発明の「表示部」は，「前記レジ袋が，このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部」と特定されているだけであって，レジ袋自体に表示がされていることが特定されているものではなく，本願発明の「表示部」を実施例の形態に限定解釈しなければならない理由はない。
ｄ以上によれば，原告の前記ａないしｃの主張は，いずれも採用することができない。


平成２５年７月１８日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０３４９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年７月４日
判決
原                  告        サン－ゴバンアブレイシブズ，
インコーポレイティド
訴訟代   理人弁   護士         上      谷              清
仁      田      陸      郎
萩      尾      保      繁
山      口      健      司
薄      葉      健      司
石      神      恒太    郎
関      口      尚      久
弁理士          古      賀      哲      次
出      野              知
胡      田      尚      則
関      根      宣      夫
塩      川      和      哉
被                  告        特許庁   長官指定代   理人         千      葉      成      就
野      村              亨
窪      田      治      彦
堀      内      仁      子
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１１－２２１７８事件について平成２４年５月２８日にした「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，拒絶査定不服審判請求についての不成立審決の取消請求訴訟である。争点は，補正における独立特許要件の欠如（容易想到性）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「多孔質研磨工具及びその製造方法」とする発明について，平成１４年１１月１４日（優先権主張２００１年（平成１３年）１１月２１日アメリカ合衆国）を国際出願日とする特許出願の一部を，平成１９年１０月３日に新たな特許出願とし（甲１），同年１０月１８日及び平成２０年６月１７日に手続補正をし（甲２），平成２２年９月２日付けの拒絶理由通知を受け，平成２３年３月７日に再度手続補正をしたが（甲３），同年６月７日付けの拒絶査定を受けたので，同年１０月１３日，これに対する不服の審判を請求するとともに（不服２０１１－２２１７８号），さらに手続補正（甲４。本件補正）をした。特許庁は，平成２４年５月２８日，本件補正の却下決定をした上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年6月１２日原告に送達された（９０日の出訴期間付加）。
２本願発明の要旨（本件補正後の特許請求の範囲）本件補正後の請求項１の特許請求の範囲は以下のとおりである。（波線部分が補正個所である。）
【請求項１】
ａ砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％，及び分散質粒子５０～８０体積％を含有する混合物を混和すること，ｂ前記混合物をプレス加工して，研磨材の充填された複合材料にすること，ｃ前記複合材料を熱処理して，理論密度の少なくとも９５％の密度を有する
複合材料を得ること，及び
ｄ全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって，前記複合材料を，前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬すること，を含み，かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である，少なくと
も５０体積％の連通気孔を有する研磨用品の製造方法
３審決の理由の要点
(1)本件補正の却下
ア刊行物１（特開昭６０－１１８４６９号公報。甲５）には以下の発明（刊行物１発明）が記載されていると認める。
（ａ）砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物を混和すること，（ｂ）前記混合物をホットプレス法により加圧して，研磨材の充填された複合材料にするこ（ｃ）前記複合材料を加温・焼結して気孔の存在しない密な複合材料を得ること，及び（ｄ）前記気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するため，前記複合材料を，水に
８時間浸漬すること，
を含み，かつ前記砥粒としての合成ダイヤモンド及び前記メタルボンド材料としてのブロンズ
系粉末が前記水に対して不溶性である，
約３２％，好ましくは５～５０体積％の気孔を有するメタルボンド砥石の製造方法。イ補正発明と刊行物１発明とを，技術常識を踏まえ，対比する。
(ｱ)補正発明と刊行物１発明の一致点
（ａ）所定比率の砥粒，結合材，及び分散質粒子を含有する混合物を混和するこ
と，
（ｂ）前記混合物をプレス加工して，研磨材の充填された複合材料にすること，（ｃ）前記複合材料を熱処理して，高密度複合材料を得ること，及び（ｄ）前記分散質粒子を溶解するため，前記複合材料を，前記分散質粒子を溶解
する溶媒に浸漬すること，
を含み，かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である，５０体積％の気孔を有する研磨用品の製造方法。
(ｲ)補正発明と刊行物１発明の相違点
相違点１：補正発明は「砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％，及び分散質粒子５０～８０体積％」により，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するものであるが，刊行物１発明は「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇ」により，「約３２％，好ましくは約５～５０体積％」の気孔を有するものである点。
相違点２：「高密度複合材料」について，補正発明は「理論密度の少なくとも９５％の密度を有する複合材料」であるが，刊行物１発明は「気孔の存在しない密な複合材料」である点。
相違点３：溶媒の浸漬について，補正発明は「全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって，前記複合材料を，前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬」するものであるが，刊行物１発明は「気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するため，前記複合材料を，水に８時間浸漬するものである点。
ウ相違点の検討
(ｱ)相違点１について


刊行物１発明では，複合材料を構成する物質が重量で特定されているので，比較のため体積％に換算すると，刊行物１発明の複合材料を構成する物質の密度は，およそ，ダイヤモンド３．５ｇ／ｃｍ３，銅８．９ｇ／ｃｍ３，塩化ナトリウム２．２ｇ／ｃｍ３であるから，刊行物１発明は「砥粒１５体積％，結合材５３体積％，及び分散質粒子３２体積％」により「約３２％，好ましくは約５～５０体積％」の気孔を有するものと言い換えることができる。刊行物１発明は「約３２％，好ましくは約５～５０体積％」の気孔であるから，好ましい範囲の上限である「５０体積％」の気孔を採用することを検討する。刊行物１発明において，気孔は分散質粒子が溶解することで形成されるから，刊行物１発明の一例である「約３２％」を「５０体積％」とするには，刊行物１発明の一例において，分散性粒子を「５０体積％」に増加させ，砥粒と結合材を，分散性粒子増加分の「１８体積％」減少させれば良い。砥粒と結合材を，等しい比率で減少させた場合，「砥粒１１体積％，結合材３９体積％」となる。
刊行物１発明において「５０体積％」の気孔とするものは，「砥粒１１体積％，結合材３９体積％，及び分散質粒子５０体積％」となり，これは補正発明に含まれ，この点に実質的差違はない。
補正発明における気孔は「少なくとも」５０体積％であるから，５０体積％を「上限」とする刊行物１発明と，技術的意義が異なるとした場合について検討する。気孔を有する研磨用品においては，切れ味を良くし研磨効率を上げるために，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を設けることは，拒絶査定で周知例として指摘した特開平９－１０３９６５号公報（刊行物２，甲６），特開昭５９－１８２０６４号公報（刊行物３，甲７），特開平３－２５１３７１号公報（刊行物４，甲８）にみられるごとく周知である。刊行物１発明においても，研磨効率向上が必要とされることはあり得るから，かかる周知技術を適用し，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔とし，そのために，砥粒，結合材，分散性粒子の体積比を補正発明のものとすることは，設計的事項にすぎない。請求人（原告）は，回答書で「本願出願当時，本願発明のように高い含量の連通気孔を含む研磨用品は，その機械的完全性を失うと当業者に考えられていたこと，及び引用文献１には，本願発明のような５０体積％超又は４０体積％超の連通気孔を含む研磨用品が，機械的完全性と優れた研磨性能を両立することを教示又は示唆していない」旨主張する。しかし，上記のとおり「少なくとも５０体積％の連通気孔を含む研磨用品」は，周知であったから，請求人（原告）の主張は根拠がない。
(ｲ)相違点２について
刊行物１発明は「気孔の存在しない密な複合材料」であるから，「理論密度がほぼ１００％の密度を有する複合材料」と解される。
また，粉末材料は，高温・高圧下でその密度が増加することが技術常識であるところ，刊行物１発明の実施例１においては，混合物のホットプレスを「８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２で，１時間」行っている。これは，補正発明の実施例１のホットプレス加工（段落００３４）である「２２．１ＭＰａ（３２００ｐｓｉ）（当審注，２２５ｋｇ／ｃｍ２）において４０７℃で１０分間」よりも高温，高圧，長時間である。
よって，刊行物１発明の複合材料は，補正発明のものと同様，「理論密度の少なくとも９５％の密度を有する複合材料」と解され，この点に実質的差違はない。
(ｳ)相違点３について
刊行物１発明においても，分散質粒子をできるだけ溶解させたほうが望ましいことが示唆されているから，「全て」の分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間とすることに，困難性は認められない。
また，塩化ナトリウム等の分散質粒子の溶媒への溶解は，浸漬時間が長くなるほど高まることが技術常識であるところ，刊行物１発明は「水に８時間浸漬」させており，補正発明の実施例１の浸漬時間（段落００３４）である「４５分間」よりも長時間であるから，刊行物１発明における「水に８時間浸漬」することは，「全ての分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間」であるとも解される。
よって，相違点３は格別なものではない。
(ｴ)相違点１ないし３
また，これら相違点を総合勘案しても，格別の技術的意義が生じるとは認められない。
(ｵ)結論
以上のことから，補正発明は，刊行物１発明，周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
(2)補正前発明について
補正前発明は，補正発明において付加された事項を削除するものである。そうすると，補正前発明も，上記と同様の理由により，刊行物１発明，及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告主張の審決取消事由
１刊行物１に記載された発明の認定の誤り（取消事由１）(1)審決が認定する刊行物１発明は誤りであること審決は，刊行物１について上記のとおり認定した。
上記審決の刊行物１発明の認定は，刊行物１の「実施例１及び比較例１
：メタル
ボンド材料としてブロンズ系粉末１００ｇ，砥粒として＃１０００の合成ダイヤモンド１１ｇ，気孔形成用物質として＃１８０～３２０の塩化ナトリウム１５ｇを用いた。これらを混合して，ホットプレス法（８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２，１時間）により焼結した後，常温で水に８時間浸漬して塩化ナトリウムを溶解除去した。そして，外径５２ｍｍ，内径４０ｍｍ，厚さ０．２ｍｍのドーナツ状の砥石を得た（気孔の体積率は約３２％）。」という，実施例に関する記載に基づくものと理解される。


アしかし，上記認定は，「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物を混和する」ことを認定しておきながら，他方では，「約３２％，好ましくは５～５０体積％の気孔を有する」と認定していることから，刊行物１発明として何を認定しているのかが不明確になっている。すなわち，製造しようとする砥石の原料組成として，「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物」を認定する以上は，それによって製造される砥石の気孔容積は一義的に定まるはずであり，現に，「気孔の体積率は約３２％」であることが明記されている。したがって，刊行物１の実施例１記載の発明において，「好ましくは５～５０体積％」などという幅を有することはない。審決が，刊行物１発明の認定において，「好ましくは５～５０体積％」と付加した点は，刊行物１における「砥石中に形成される気孔の体積率（気孔率）は約５～５０％であるのが好ましく，約１０～４０％であるのがより好ましい。この体積率が上記範囲外であると，上述したと同様の理由により好ましくない。」との記載に基づくと考えられる。しかしながら，刊行物１の実施例１の「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物」において，一義的に「気孔の堆積率は約３２％」と定まっており，「好ましくは５～５０体積％」などと気孔率に幅があると認定するのは，明らかな誤りである。それにもかかわらず，かかる記載を上記のような刊行物１発明の認定に付加することは，相違点の判断において予断を入り込ませるものであって，不当である。
イまた，審決が，刊行物１発明の認定において「気孔の存在しない」と認定している点にも，誤りがある。すなわち，同認定は，刊行物１の「焼結は従来公知のホットプレス法又はコールドプレス法により行われて良い。いずれの方法においても，焼結時に混合物は加圧（ホットプレス法の場合約１００～５００ｋｇ／ｃｍ２，コールドプレス法の場合約３～１０ｔ／ｃｍ２）及び加温（約５００℃以上）される。このため，混合物中に気孔が存在したとしても，それらは焼結時には全て潰されてしまう。このことは，緻密な焼結体を得るための必要条件である。したがって，本発明による方法においても，最終的製品である砥石中の気孔以外の部分の結合力を雑持するために，焼結時には，気孔の存在しない密な混合物を焼結し，焼結後に，この焼結体中に混入されている気孔形成用物質を溶解除去することによって砥石中に気孔を形成させるのである。」との記載に基づくものと理解される。しかしながら，上記記載も一般的な説明に属するものであって，刊行物１の実施例１の「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物」において，「気孔が存在しない」のかについては，刊行物１には何らの記載もない。そして，上記の「気孔の存在しない」という記載は必ずしも理論密度１００％を意味するとはいえない。それにもかかわらず，上記の「気孔の存在しない」という記載を，相違点の判断において参酌するのであればともかく，上記のような刊行物１発明の認定に付加することは，相違点の判断において予断が入り込む余地が生じる。あくまでも，刊行物１の実施例１という具体的組成を有する発明を刊行物１発明として認定した以上，同実施例に記載のない「気孔の存在しない」という構成が存在することは，刊行物１発明について認定を誤ったものである。
(2)刊行物１発明の正しい認定について
刊行物１発明を，その実施例１という特定の実施例による具体的組成に基づいて認定する以上，同発明は以下のように認定されるべきである。（ａ）砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合
物を混和すること，
（ｂ）前記混合物をホットプレス法により加圧して，研磨材の充填された複合材
料にすること，
（ｃ）前記複合材料を加温・焼結して密な複合材料を得ること，及び（ｄ）前記気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するため，前記複合材
料を，水に８時間浸漬すること，
を含み，かつ前記砥粒としての合成ダイヤモンド及び前記メタルボンド材料として
のブロンズ系粉末が前記水に対して不溶性である，
約３２％の気孔を有するメタルボンド砥石の製造方法。」
(3)小括
以上のとおり，審決は，刊行物１の実施例１記載の発明を誤って認定したものであって，補正発明と対比する引用発明の認定の誤りは，一致点・相違点の認定・判断の誤りにもつながり，審決の結論に影響を与える瑕疵であるから，審決には取り消されるべき重大な違法があることが明らかである。
２補正発明と刊行物１発明の相違点の認定の誤り（取消事由２）
(1)相違点の認定の誤り
上述したように，審決の刊行物１の実施例１記載の発明（刊行物１発明）の認定には誤りがあり，その結果として，相違点の認定にも誤りがある。現に審決では，「刊行物１発明の『約３２％，好ましくは約５～５０体積％の気孔』と，補正発明の『少なくとも５０体積％の連通気孔』とは，『５０体積％の気孔』である限りにおいて一致する」と認定しているが，刊行物１発明を，実施例１に記載されたとおり，原料として，「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物」を用いた製造法として認定する以上，実施例１の記載によれば，「気孔の体積率は約３２％」であり，その気孔が「５０体積％の気孔」となることはあり得ない。
したがって，審決の上記認定は，補正発明との対比に当たり，刊行物１の実施例１における具体的記載と，発明の詳細な説明における一般的記載とを組み合わせて，ことさらに補正発明と刊行物１の実施例１記載の発明との相違点を少なくしようとするものであって，引用発明を誤って認定し，さらに相違点も誤って認定するものであり，不当なものといわざるを得ない。
よって，刊行物１発明として，刊行物１の実施例１記載の発明を引用した以上，補正発明と刊行物１発明との一致点，相違点は，次のように認定されるべきである。
（一致点）
（ａ）所定比率の砥粒，結合材，及び分散質粒子を含有する混合物を混和するこ
と，


（ｂ）前記混合物をプレス加工して，研磨材の充填された複合材料にすること，（ｃ）前記複合材料を熱処理して，高密度複合材料を得ること，及び（ｄ）前記分散質粒子を溶解するため，前記複合材料を，前記分散質粒子を溶解
する溶媒に浸漬すること，
を含み，かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である，気孔を有する研磨用品の製造方法。」
（相違点）
相違点Ａ：補正発明は「砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％，及び分散質粒子５０～８０体積％」により，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するものであるが，刊行物１発明は「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇ」により，「約３２％」の気孔を有するものである点。相違点Ｂ：「高密度複合材料」について，補正発明は「理論密度の少なくとも９５％の密度を有する複合材料」であるが，刊行物１発明は具体的密度に言及がない点。相違点Ｃ：溶媒に浸漬について，補正発明は「全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって，前記複合材料を，前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬」するものであるが，刊行物１発明は「気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するため，前記複合材料を，水に８時間浸漬する」ものである点。
(2)小括
以上のとおり，審決は，補正発明と刊行物１発明との相違点を誤って認定した違法があり，これは審決の結論に影響を与える誤りであることから，審決には，取り消されるべき重大な違法がある。
３相違点の判断の誤り（取消事由３）
審決は，補正発明は，刊行物１発明，周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであると認定･判断しているが，そもそも刊行物１発明の認定，さらには周知技術についても認定を誤っており，その結果，進歩性の判断を誤ったものである。なお，刊行物１発明に関する審決の認定には誤りがあることから，被告主張部分において以下でいう刊行物１発明とは，上記１(2)の「刊行物１発明の正しい認定について」において述べたものを意味するものとする。
(1)相違点Ａについての判断の誤り
ア刊行物１発明に「５０体積％」の「連通」気孔を適用することの動機付
けがないこと
上述のとおり，補正発明は「砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％，及び分散質粒子５０～８０体積％」により，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するものであるのに対して，刊行物１発明は「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇ」により，「約３２％」の気孔を有するものである点で相違している。
この点に関し，刊行物１では，「気孔形成用物質の粒径は後述するＵ．Ｓ．メッシュ番号で４６～６００程度であるのか好ましい。この粒径があまり小さ過ぎると砥石の自生効果が少なくなり，一方，あまり大き過ぎると砥石が脆くなってしまうので好ましくない。又，砥石中に形成される気孔の体積率（気孔率）は約５～５０％であるのか好ましく，約１０～４０％であるのがより好ましい。この体積率が上記範囲外であると，上述したと同様の理由により好ましくない。」として，５０体積％さらには４０体積％を超える気孔率では，砥石が脆くなってしまうので好ましくないことを記載している。事実，刊行物１の実施例では，気孔の体積率は，約３２％
（実施例１），約２３％（実施例２），略
ママ１／３，すなわち約３３％（実施例３）と，
いずれも４０％以下である。さらに刊行物１では，「また，マトリックス２中には，表面と連通していないために溶解除去されなかった塩化ナトリウム５が僅かではあるが残っていた」と記載されていることから明らかなように，砥石の表面部分のみにおいて塩化ナトリウム，（補正発明の分散質粒子に相当）が溶解除去されること，及び砥石内部の気孔が連通していない（非連通気孔）ことを示している。以上の刊行物１の記載に基づけば，当業者は，刊行物１発明について，あえてこれを「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するように改良を加えようとは，動機付けられないと考えられる。
そうであれば，相違点Ａは，刊行物１の記載により容易に想到できる程度のものとはいえない。
なお，この点に関連して，審決は，「刊行物１発明において『５０体積％』の気孔とするものは，『砥粒１１体積％，結合材３９体積％，及び分散質粒子５０体積％』となり，これは補正発明に含まれ，この点に実質的差違はない。」としている。しかしながら，既に述べたとおり，刊行物１の記載に基づけば，当業者は，刊行物１発明について，あえてこれを「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するように改良を加えようとは動機付けられないから，上記審決の認定はその前提において誤っているが，さらに，技術的に妥当ではない。


すなわち，前記審決の認定は，「刊行物１発明において，気孔は分散質粒子が溶解することで形成されるから，刊行物１発明の一例である『約３２％』を『５０体積％』とするには，刊行物１発明の一例において，分散性粒子を『５０体積％』に増加させ，砥粒と結合材を，分散性粒子増加分の『１８体積％』減少させれば良い。砥粒と結合材を，等しい比率で減少させた場合，『砥粒１１体積％，結合材３９体積％』となる。」との推論に基づいている。しかし，かかる推論において，「砥粒と結合材を，等しい比率で減少させ」ることについては，その技術的妥当性が明らかではない。例えば，審決が依拠する刊行物１の実施例１において，比較例として挙げられている砥石の組成は，ブロンズ系粉末（結合材）１６０ｇ及び合成ダイヤモンド（砥粒）１１ｇである（塩化ナトリウムは０ｇ）。これに対して実施例１は，ブロンズ系粉末（結合材）１００ｇ，合成ダイヤモンド（砥粒）１１ｇ，塩化ナトリウム１５ｇであるから，砥粒である合成ダイヤモンドの量は実施例，比較例とも同じ１１ｇであるのに対し，結合材であるブロンズ系粉末は，実施例１の１００ｇに対し，比較例では１６０ｇであって，実施例及び比較例における砥粒と結合材の比率は等しくない。すなわち，実施例１は比較例１に対して「砥粒と結合材を，等しい比率で減少させ」ていない。砥石の原料組成を選定するに当たっては，研削能力や砥石の機械的強度など，砥石に求められる総合的なバランスを考慮することが当然である。しかるところ，審決の「砥粒と結合材を，等しい比率で減少させ」るとの推論は，気孔率のみに目を奪われて，砥粒と結合材の比率など，砥石としての総合的バランスを考慮しないものであり，技術的に妥当な推論とはいえない。イ刊行物１発明には，審決がいう「周知技術」を適用することができない
こと
審決は，「気孔を有する研磨用品においては，切れ味を良くし研磨効率を上げるために，『少なくとも５０体積％』の『連通』気孔を設けることは，拒絶査定で周知例として指摘した刊行物２ないし４として「周知技術」を認定した上で，「刊行物１発明においても，研磨効率向上が必要とされることはあり得るから，かかる周知技術を適用し，『少なくとも５０体積％』の『連通』気孔とし，そのために，砥粒，結合材，分散性粒子の体積比を補正発明のものとすることは，設計的事項にすぎない」と結論付けている。しかし，審決の上記認定･判断は，周知例として引用する刊行物２ないし４の記載内容に充分な検討を加えることなく，単にこれら３つの刊行物から「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を設けるという共通部分を抽象的に抽出したにすぎない。刊行物２ないし４の記載の技術内容を踏まえれば，審決がいうような，刊行物１に適用可能な「周知技術」が認定できないことは明らかである。(ｱ)刊行物２（特開平９－１０３９６５号公報）刊行物２は，多孔質超砥粒砥石とその製造方法に関するものである。審決が指摘する請求項１，請求項４，段落【００１０】には，それぞれ以下の事項が記載されている。
「ダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素からなる群から選ばれ，平均粒径が６０μｍ以下である超砥粒と，加熱下にこの超砥粒と融合して融合相を形成し得る結合材とからなり，この結合材が連続気孔を有する多孔質体であり，この結合材と超砥粒との界面にそれらの融合相が形成され，この融合相の厚みが１．５μｍ以下であることを特徴とする多孔質超砥粒砥石。」（請求項１）
「気孔率が５％～６０％の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の多孔質超砥粒砥石。」（請求項４）
「上記の多孔質メタルボンド砥石においては，超砥粒と結合材との結合が強いとはいえ，気孔率を高くして超砥粒の切刃を突出させ，砥石の切れ味を良くしようとすると，目こぼれが多くなって消耗が激しくなり，気孔率を下げて切刃高を低くすれば，目こぼれは少なくなるが，擦り減った超砥粒が脱落しないので目詰まりや目潰れが起こり易いという問題が起こる。この問題を解決するためには，気孔率を適度に維持しながら，しかも目こぼれなどが起こり難いような結合力を超砥粒と結合材との間に付与する技術が求められた。」（段落【００１０】）
そして，段落【００１１】には，以下の事項が記載されている。「本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり，従ってその目的は，超砥粒と結合材相との結合力が強く，目立て性，目こぼれ性，目詰まり性，目潰れ性などがバランスよく改善され，微細加工用の薄刃砥石としても使用可能な強度を有する多孔質超砥粒砥石とその製造方法を提供することにある。」（段落【００１１】）以上の記載によれば，刊行物２には，気孔率が５％～６０％の範囲内である多孔質超砥粒砥石であって，結合材が連続気孔を有し，超砥粒と結合材相との結合力が強く，目立て性，目こぼれ性，目詰まり性，目潰れ性などがバランスよく改善された多孔質超砥粒砥石が記載されているといえる。


他方，その製造方法については，刊行物２は以下のように記載している。「ダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素からなる群から選ばれ，平均粒径が６０μｍ以下である超砥粒と，加熱下にこの超砥粒と融合して融合相を形成し得る結合材粒子とを混合し，この粉体混合物を成形した状態で，前記超砥粒と結合材粒子との界面にそれらの融合相が１．５μｍ以下の厚みに形成され，かつ結合材粒子同士が焼結して気孔率が５％～６０％の範囲内となるように，調節された温度と圧力を加えて焼結する工程を含むことを特徴とする多孔質超砥粒砥石の製造方法。」（請求項８）「そこで，研削効率がよく，強度が高く，かつ結合材と超砥粒との結合力も強い砥石を得るために，メタルボンド砥石の組織中に気孔を形成して多孔質とすることが考えられた。この多孔質メタルボンド砥石は，例えば超砥粒と結合材金属粒子とを混合し，熱揮発性の結合剤を用いまたは用いずに，砥石の形状に圧縮成形し，結合材金属が粒状を保ったままその粒子同士，及び結合材粒子と超砥粒との間に結合が生じる程度の温度と圧力を加えて焼結することによって製造できる。」（段落【０００８】）「本発明はまた，ダイヤモンドおよびＣＢＮからなる群から選ばれ，平均粒径が６０μｍ以下である超砥粒と，加熱下にこの超砥粒と融合して融合相を形成し得る結合材粒子とを混合し，この粉体混合物を成形した状態で，前記超砥粒と結合材粒子との界面にそれらの融合相が１．５μｍ以下の厚みに形成され，かつ結合材粒子どうしが焼結して気孔率が５％～６０％の範囲内となるように，調節された温度と圧力を加えて焼結する工程を含む多孔質超砥粒砥石の製造方法を提供する。」（段落【００１７】）「前記の焼結に際して加える温度と圧力は，超砥粒と結合材粒子との界面に，それらの融合相が０．０５μｍ～０．５μｍの範囲内の厚みに形成されるように調節することが好ましい。また，前記の焼結に際して加える温度と圧力は，気孔率が５％～４５％の範囲内となるように調節することが好ましい。」（段落【００１９】）「超砥粒１と結合材粒子３ｐとを型に充填し，圧力と温度とを加えて焼結すると，結合材粒子３ｐが一部溶融し，超砥粒１と接触しているものはその表面に濡れ広がり，融合相７を形成する。結合材粒子３ｐどうしが接触している場合は，その接触表面で融合が起こり，図５に示すように，結合材粒子３ｐどうしがネック３ｎで相互に連結され，非接触部分が連続気孔５を形成する。」（段落【００４４】）ここで，段落【００４４】の記載によれば，焼結前に非接触部分すなわち間隙が既に生じていることが明らかである。
以上のとおり，刊行物２記載の砥石は，焼結前にすでに所定の気孔率になるように多孔質化しておき，多孔質を維持したまま焼結して超砥粒と結合材粒子との界面にそれらの融合相を形成して強度向上を図るという方法により製造されるものである。すなわち，刊行物２記載の砥石は，既に間隙が生じて気孔が形成されている粉体混合物をそのまま焼結して多孔質の砥石として製造されるものであり，補正発明や刊行物１記載の発明におけるような，焼結後に焼結体中の可溶性成分を溶解除去して多孔質化するものではない。
また，刊行物２には，「気孔率が５％～６０％の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の多孔質超砥粒砥石。」（請求項４）と記載されているが，他方で，「前記の焼結に際して加える温度と圧力は，超砥粒と結合材粒子との界面に，それらの融合相が０．０５μｍ～０．５μｍの範囲内の厚みに形成されるように調節することが好ましい。また，前記の焼結に際して加える温度と圧力は，気孔率が５％～４５％の範囲内となるように調節することが好ましい。」（段落【００１９】），「この多孔質超砥粒砥石の気孔率は，５％～６０％の範囲内，更に好適には５％～４５％の範囲内であることが好ましい。」（段落【００１５】），「本砥石は多孔質に形成されている。その気孔率は，５％～６０％の範囲内，特に５％～４５％の範囲内とされることが好ましい。気孔率が５％未満になると，気孔によるポケット容量が不足し，また冷却液の循環も不十分となり，目詰まりなどが起こり易く，４５％，特に６０％を越えると，結合材相の物性が低下し，目こぼれや目潰れが起こり易くなり，また薄刃砥石を製造したときは，折れ易くなる。」（段落【００３９】）と記載されており，気孔率４５％を超えることは好ましくないことも記載されている。以上要するに，刊行物２には，気孔率が５％～６０％の範囲内である多孔質超砥粒砥石の製造方法は記載されているものの，この多孔質超砥粒砥石の製造方法は，補正発明や刊行物１記載の方法とは全く異なるものであり，しかも，この方法で製造された砥石の気孔率が４５％を超えることはむしろ好ましくないことも記載されている。
(ｲ)刊行物３（特開昭５９－１８２０６４号公報）刊行物３は，連続多気孔メタルボンド砥石及びその製造方法に関するものであるが，「しかしながら，この多気孔メタルボンド砥石においては，気孔は砥石表面だけの不連続気孔であり，しかも気孔率は約３０％であまり大きくはなく，研削性能に関して必ずしも満足しうるものではない。本発明者らは，このような事情に鑑み，研削抵抗が小さくて切れ味がよいために，発熱が少なく，良好な研削仕上げ面を得ることができ，かつ高能率研削を行いうる多数の連続した気孔を有するメタルボンド砥石を得るべく鋭意研究を重ねた結果，まず適当な溶剤で溶解する無機化合物の焼結体を作成したのち，該焼結体の空隙内に砥粒を充てんしてある温度範囲に予熱し，次いでこの砥粒充てん焼結体の空隙内に金属又は合金の溶湯を圧入し，凝固させたのち，無機化合物を溶解除去させることによって得られたメタルボンド砥石は，多数の連続した気孔を５０％以上有していて，その目的を達成しうることを見出し，この知見に基づいて本発明を完成するに至った。」という記載によれば，刊行物３には，５０％以上の連続気孔を有する多気孔メタルボンド砥石が記載されており，かかる連続気孔構造により，「研削抵抗が小さくて切れ味がよいために，発熱が少なく，良好な研削仕上げ面を得ることができ，かつ高能率研削を行いうる」ことが記載されているといえる。


しかしながら，その製造方法に関して，刊行物３には「基地が通常の金属結晶粒網目構造とトポロジー的に同相の網目組織を構成し，かつ５０％以上の連続気孔を有する連続多気孔メタルボンド砥石を製造するに当り，まず溶剤可溶性無機化合物を所定の形状に焼結して成形したのち，得られた焼結体の空隙部に砥粒を充てんして，該焼結体の融点よりも低く，かつ式・・・・で表わされる温度範用に予熱し，次いでこの砥粒充てん焼結体の空隙部にさらに溶融した金属又は合金を圧入し，凝固させたのち，溶剤で処理して前記無機化合物を溶出させることを特徴とする連続多気孔メタルボンド砥石の製造方法」（特許請求の範囲の第２項）と記載されている。また，審決が引用する上記個所にも，「まず適当な溶剤で溶解する無機化合物の焼結体を作成したのち，該焼結体の空隙内に砥粒を充てんしてある温度範囲に予熱し，次いでこの砥粒充てん焼結体の空隙内に金属又は合金の溶湯を圧入し，凝固させたのち，無機化合物を溶解除去させることによって」メタルボンド砥石を得ることが記載されている。
以上のように，刊行物３記載の砥石は，補正発明や刊行物１記載の発明におけるような，焼結後に焼結体中の可溶性成分を溶解除去して多孔質化するものではなく，まず適当な溶剤で溶解する無機化合物の焼結体を作成したのち，該焼結体の空隙内に砥粒を充てんしてある温度範囲に予熱し，次いでこの砥粒充てん焼結体の空隙内に金属又は合金の溶湯を圧入し，凝固させたのち，無機化合物を溶解除去させることによって，多孔質化するものである。
以上のとおり，刊行物３には，５０％以上の連続気孔を有する多気孔メタルボンド砥石は記載されているものの，その製造方法は，補正発明や刊行物１記載の方法とは全く異なるものであり，しかも，刊行物２記載の製造方法とも全く異なるものである。
(ｳ)刊行物４（特開平３－２５１３７１号公報）刊行物４は，合成砥石及びその製造方法に関するものであるが，「本発明の合成砥石は研磨効率や耐久性等の理由から，好ましくは気孔径１０～２００μｍ，気孔率４０～７０容量％の微細連続気孔を有する多孔質構造体である。また本発明の合成砥石の砥粒率は，好ましくは５重量％以上，更に好ましくは１０重量％以上で，砥石としての物性を損わない・・・」という記載によれば，刊行物４には，気孔率４０～７０容量％の微細連続気孔を有する合成砥石が記載されているといえる。しかし，その製造方法に関して，刊行物４には，「砥粒を含有したセルロース複合粒子とポリビニルアルコールとを気孔形成材とともに混合し，架橋剤及び触媒の存在下で反応させて得られた反応生成物を水洗し，気孔形成材及び未反応の架橋剤と触媒とを除去することを特徴とする合成砥石の製造方法。」（特許請求の範囲の第２項），「本発明の合成砥石は，一般に行われているように砥粒を直接結合材で結合し固定化するのではなく，砥粒を含有したセルロース複合粒子を結合材で結合し固定化するものである。このように構成することにより従来固定化することが極めて国難であった粒径１０μｍ以下の微細な砥粒が合成砥石に分散固定化されることになる」，「気孔形成材とは澱粉等の水溶性物質が用いられ，本発明においては，澱粉類が好適である」，「上記セルロース複合粒子，ＰＶＡ，気孔形成材，架橋剤及び触媒を用いて，本発明の第１の方法で合成砥石を製造するには，まずＰＶＡを温水に溶解してＰＶＡ水溶液とする。ＰＶＡの濃度は通常５～２０重量％に調整して使用される。得られたＰＶＡ水溶液に必要量のセルロース複合粒子を加え，更に気孔形成材としての澱粉の水分散液を加え混合する。続いて，架橋剤としてのアルデヒド類及び触媒を加えて充分撹拝混合して均質粘稠反応原液とする。澱粉は混合したのち一旦加熱して膨潤させてもよい。引き続き得られた反応原液を所望の型枠に流し込み，例えば４０～１００℃の温度に加熟して架橋反応せしめる。反応終了後，反応生成物を型枠より取り出して水で充分洗浄し，澱粉及び未反応の架橋剤と触媒を洗い流せばよい。」，「本発明においては，ＰＶＡがアルデヒド類と反応すると同時に，砥粒を含有したセルロース複合粒子のセルロース成分もアルデヒド類と反応し，ＰＶＡｔ系樹脂とセルロース複合粒子とがうまく融合一体化し，砥粒のより強固な結合材に変化するものと考えられる」とも記載されている。以上のように，刊行物４記載の砥石は，補正発明や刊行物１記載の発明におけるような，焼結後に焼結体中の可溶性成分を溶解除去して多孔質化するものではなく，「砥粒を含有したセルロース複合粒子」と，ポリビニルアルコールと，澱粉質の気孔形成材とを含む反応原液を，型枠に流し込んだ後，架橋剤であるアルデヒド類により架橋反応させて，ポリビニルアセタール系樹脂とし，得られた樹脂硬化体から澱粉を洗い流して多孔質化するものである。また，その原材料も，「砥粒を含有したセルロース複合粒子」と，ポリビニルアルコールと，架橋剤であるアルデヒド類を必須とする，きわめて限定されたものである。
以上のとおり，刊行物４には，気孔率４０～７０容量％の微細連続気孔を有する合成砥石が記載されているものの，その製造方法は，補正発明や刊行物１記載の方法とは全く異なるものであり，しかも，刊行物２及び３記載の製造方法とも全く異なるものである。
(ｴ)刊行物２～４についてのまとめ
以上のとおり，刊行物２～４に記載された砥石の製造方法は，刊行物１記載の発明と全く異なるものであるばかりではなく，刊行物２～４相互の間でも全く異なるものである。
もとより，砥石の熱的・機械的性質，研削能率や使い勝手も含めた性能が，その製造方法に応じて変化することは自明であり，したがって，求める砥石の研削性能や熱的機械的性質に応じて，その製造方法も選択されるべきであることを考慮すると，単に，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を設けるという一点で共通するとしても，製造方法が全く異なる，これら刊行物２～４記載の技術を一括りにして，刊行物１発明に適用することなどできない。


それにもかかわらず，審決は，これら刊行物２～４の製造方法の違い（原料の違いも含めて）については何ら顧慮することなく（そもそも，審決ではこれら刊行物２～４の製造方法について検討した様子も見られない。），これらの刊行物における気孔率のみに着目して，「刊行物１発明においても，研磨効率向上が必要とされることはあり得るから，かかる周知技術を適用し，『少なくとも５０体積％』の『連通』気孔とし，そのために，砥粒，結合材，分散性粒子の体積比を補正発明のものとすることは，設計的事項にすぎない」と認定･判断している。しかしながら，これら刊行物２～４記載のそれぞれの技術内容の違いを踏まえれば，このような「気孔率」という砥石の一面にのみに着目して，「周知技術」を認定することは不当なものであって，刊行物１発明に，「かかる周知技術を適用」することなどできないはずである。
また，刊行物２～４のそれぞれについて，刊行物１発明との組み合わせを検討しても，刊行物２には，気孔率が５％～６０％の範囲内である多孔質超砥粒砥石の製造方法が，刊行物３には，５０％以上の連続気孔を有する多気孔メタルボンド砥石の製造方法が，また刊行物４には，気孔率４０～７０容量％の微細連続気孔を有する合成砥石の製造方法が，それぞれ記載されているものの，これらはいずれも刊行物１発明の製造方法とは全く異なる製造方法であり，刊行物２に至っては，当該方法で製造された砥石の気孔率が４５％を超えることはむしろ好ましくないことさえも記載されている。
他方，刊行物１には，既述のように，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を設けることは記載されておらず，かえって，５０体積％さらには４０体積％を超える気孔率では，砥石が脆くなってしまうので好ましくないことを記載している。そうすると，砥石の熱的・機械的性質，研削能率や使い勝手も含めた性能が，その製造方法に応じて変化すること，したがって，求める砥石の研削性能や熱的機械的性質に応じてその製造方法も選択されるべきであることも考慮すると，当業者は，刊行物２～４の記載事項を踏まえて，刊行物１発明について，あえてこれを「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するように改良を加えようとは，動機付けられないと考えられる。
さらにいえば，刊行物１発明に対して，これとは全く異なる製造方法である刊行物２～４記載の方法を，どのように「適用」し得るのか，技術的に理解し難いところである。そこで，かかる製造方法の違いをどのように克服して，刊行物１発明に，刊行物２～４記載の技術を適用することができるのか，何ら言及することもなく，刊行物１発明に，刊行物２～４の技術を適用して，当業者において容易に想到できたとするのは，明らかに失当というべきものである。
ウ相違点Ａについてのまとめ
以上のとおり，相違点Ａについては，刊行物１発明に「５０％体積％」の「連通」気孔を適用することの動機付けがないこと，また，刊行物１に刊行物２～４を適用することができない以上，当業者において容易に想到できた程度のものとはいえないことが明らかである。
(2)相違点Ｂについての判断の誤り
審決は，相違点２（相違点Ｂに対応）の検討において，「刊行物１発明は『気孔の存在しない密な複合材料』であるから，『理論密度がほぼ１００％の密度を有する複合材料』と解される。」としているが，ここでいう「ほぼ１００％」が９５％以上を意味するのか否か，及びその根拠については，何も述べていない。審決はまた，「粉末材料は，高温・高圧下でその密度が増加することが技術常識であるところ，刊行物１発明の実施例１（上記２．（２）エ）においては，混合物のホットプレスを『８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２で，１時間』行っている。これは，補正発明の実施例１のホットプレス加工（段落００３４）である『２２．１ＭＰａ（３２００ｐｓｉ）（当審注，２２５ｋｇ／ｃｍ２）において４０７℃で１０分間』よりも高温，高圧，長時間である。よって，刊行物１発明の複合材料は，補正発明のものと同様，『理論密度の少なくとも９５％の密度を有する複合材料』と解され，この点に実質的差違はない。」とも認定している。
しかし，刊行物１記載の実施例１は，気孔の体積率が約３２％のものであって，原料組成は本件補正発明の範囲外のものである。加えて，固体物質系の温度－圧力－密度の相関関係が，その物質系に含まれる物質組成によって変化することは当然であるが，刊行物１の実施例１と補正発明の実施例１においては，それぞれ異なる物質系に属し，温度－圧力－密度の相関関係が変化する以上，これらを単純比較する審決の推論は，技術的合理性を欠くものである。
また，審決の論理は，そもそも刊行物１発明について，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するように改良を加えることが動機付けられることを前提とするものであり，その前提において誤っている。
(3)相違点Ｃについての誤り
審決は，相違点３（相違点Ｃに対応）の検討において，「刊行物１発明においても，分散質粒子をできるだけ溶解させたほうが望ましいことが示唆されているから，『全て』の分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間とすることに，困難性は認められない。また，塩化ナトリウム等の分散質粒子の溶媒への溶解は，浸漬時間が長くなるほど高まることが技術常識であるところ，刊行物１発明は『水に８時間浸漬』させており，補正発明の実施例１の浸漬時間（段落【００３４】）である『４５分間』よりも長時間であるから，刊行物１発明における「水に８時間浸漬」することは，『全ての分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間』であるとも解される。よって，相違点３は格別なものではない。」としている。
しかしながら，刊行物１には，「また，マトリックス２中には，表面と連通していないために溶解除去されなかった塩化ナトリウム５が僅かではあるが残っていた」として，現実に，塩化ナトリウム（補正発明の「分散質粒子」に対応）の一部が溶解除去されなかったことを記載している。このことは，刊行物１発明においては，その組成比等に起因して，塩化ナトリウムの一部が，表面と連通していないために残ることが示されている。したがって，刊行物１発明においては，たとえ長時間溶媒に浸漬したとしても，表面に連通していない状態にある塩化ナトリウムは，容易には溶解しないと考えられる。
審決は，たとえ分散質粒子をできるだけ溶解させたほうが望ましいことが示唆されているとしても，その組成比等に起因して，塩化ナトリウムの一部が，表面と連通していないために残るという，技術的困難性をどのように克服するのか，その技術の実質に検討を加えることなく，「望ましいことが示唆されているから」困難性はないとしており，妥当な認定･判断ではない。


これに対して，補正発明では，分散質粒子の割合を高めることによって，連通気孔を形成し易くして（段落【００１８】参照），かかる技術的困難性を回避している。(4)審決が「これら相違点を総合勘案しても，格別の技術的意義が生じるとは
認められない」としている点についての誤り
審決は，相違点１～３の検討に続いて，「また，これら相違点を総合勘案しても，格別の技術的意義が生じるとは認められない」と判断している。しかし，本願明細書，特に実施例の記載からも明らかなとおり，補正発明により製造された砥石は，優れた研削性能を示している。
例えば，補正発明により製造された砥石は，非連通気孔７３．７体積％を有する既存の（市販の）砥石と比較して，より小さい電力で極めて望ましい研削性能を示したこと（実施例２），優れた自己ドレッシング性を示すことから，ドレッシング（目つぶれや目詰まりにより切れ味の鈍化した砥石作業面の砥粒を削り落とし，新しい切れ刃を形成して切れ味を回復させる作業）の必要性を実質的になくし，処理量の増大，コストの低減，均一な研削結果を達成できること（実施例３），また，補正発明の製造方法では，その孔径を調製することによって砥石の特性を特定の用途に合わせて設計できること（実施例４）など，補正発明の顕著な有用性は，本件明細書記載の多数の試験例によって明らかにされている。
補正発明の有するこの顕著な有用性は，刊行物１における５０体積％さらには４０体積％を超える気孔率は好ましくない旨の記載を踏まえると，予想外のものである。
そして，補正発明の有するこの顕著な有用性は，原料である砥粒，結合材及び分散質粒子の組成比，混和，プレス加工，熱処理，分散質溶解等の工程とこれにより得られる連通気孔構造など，請求項１に規定される発明特定事項によりもたらされるものである。例えば，原料混合物中の０．５～２５体積％の砥粒及び１９．５～４９．５体積％の結合材は，予想外なことに，高度の連通気孔構造を支えるのに充分な強度の構造体をもたらすのである。
加えて，前述のとおり，刊行物１発明においては，その組成比等に起因して，塩化ナトリウムの一部が，表面と連通していないために残り，研削のときに溶解し，冷却水を汚染し，研磨装置を劣化ないし腐食するおそれがあるのに対し，補正発明は，「全ての分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間」にわたって，溶媒に浸漬されるため，研磨装置を劣化ないし腐食するおそれもない。このような補正発明の有する顕著な有用性に鑑みれば，「これら相違点を総合勘案しても，格別の技術的意義が生じるとは認められない」との審決の判断は，全く根拠がないものである。
(5)相違点の判断についてのまとめ
以上のとおり，補正発明は，刊行物１発明，周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとする審決の認定･判断は，そもそも前提から誤りがあり，さらに，その認定・判断は不合理かつ不当なものである。したがって，補正発明は，刊行物１～４に対して進歩性を有するものである。なお，上記「３相違点の判断の誤り（取消事由３）の(1)～(3)」では，相違点Ａ～Ｃについて論じたが，仮に審決において認定している相違点１～３を前提としたとしても，その判断が妥当でないことは，上記に述べたところから明らかである。４補正前発明についての認定･判断の誤り（取消事由４）について審決は，原告が平成２３年１０月１３日付けで行った手続補正が，いわゆる独立特許要件に違反するとの誤った前提の下に，本件出願の請求項１ないし６に係る発明を認定し，もって，本件出願の請求項１に係る発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないことから，本件出願は拒絶されるべきものである，と結論している。
しかし，かかる前提が誤っていることは，上記独立特許要件の判断の誤りのところで述べたとおりである。
したがって，本件出願は拒絶されるべきものであるとする審決の判断は，失当であるから，審決には取り消されるべき重大な違法がある。
第４被告の反論
１取消事由１（刊行物１発明の認定の誤り）に対して
(1)審決における刊行物１発明の認定について
審決が刊行物１発明として認定したのは，原告の指摘するように「実施例１」の記載をもとにしたものであって，刊行物１に記載された製造方法の一実施例（具体的な数値を含む）を摘記することにより刊行物１発明の一端を示すとともに，さらに示された具体的な数値について変更し得る範囲を示すことにより刊行物１発明の外延を示しているものとなっている。このような記載となっているのは，具体的な数値範囲が示された補正発明のａからｄの発明特定事項との対比に必要な限度においてその技術的思想を実施し得る程度に，刊行物１発明を認定したものであって，それ以上の意味はない。
刊行物１には，次のような記載がある。
１）「水，アルコ－ル，アセトン，アンモニア及び酢酸からなる群より選ばれた一種以上を主成分とした溶剤に可溶でかつ融点が５００℃以上の物質と超砥粒とをメタルボンド粉末からなるマトリックス中に混入し，この混合物を焼結した後，この焼結体を上記溶剤に浸漬して上記物質を除去することにより，上記焼結体中に気孔を形成させるようにしたことを特徴とするメタルボンド砥石の製造方法。」（特許請求の範２）「本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであって，メタルボンド砥石中に気孔を形成させることにより，砥石の自生作用を促進して，従来研削若しくは切断し難かったような素材をも容易に研削若しくは切断し得るようなメタルボンド砥石の製造方法を提供しようとするものである。」


３）「本発明において，マトリックスを構成するメタルボンド材料としてはブロンズ系粉末が好ましく用いられる。しかしながら，他のメタルボンド材料，例えば，銅，錫，コバルト，ニッケル，鉄，銀，タングステン等の金属粉の混合体又は単体を用いることも可能である。砥粒としては，一般に超砥粒と呼ばれるもの，例えば，天然又は合成ダイヤモンド砥粒や立方晶窒化硼素砥粒（ＣＢＮ）を用いる。本発明においては，焼結に先立って，気孔形成用の物質を上記砥粒と共にマトリックス中に混入する。そして，焼結後に，その焼結体を所定の溶剤に浸漬して上記気孔形成用物質を溶解除去する。このように構成することによって，焼結時には密に詰まった混合物が焼結され，焼結後，上記気孔形成用物質が溶解除去された跡に気孔が形成される。焼結は従来公知のホットプレス法又はコールドプレス法により行われて良い。いずれの方法においても，焼結時に混合物は加圧（ホットプレス法の場合約１００～５００ｋｇ／ｃｍ２，コールドプレス法の場合約３～１０ｔ／ｃｍ２）及び加温（約５００℃以上）される。このため，混合物中に気孔が存在したとしても，それらは焼結時には全て潰されてしまう。このことは，緻密な焼結体を得るための必要条件である。従って，本発明による方法においても，最終的製品である砥石中の気孔以外の部分の結合力を雑持するために，焼結時には，気孔の存在しない密な混合物を焼結し，焼結後に，この焼結体中に混入されている気孔形成用物質を溶解除去することによって砥石中に気孔を形成させるのである。」
４）「砥石中に形成される気孔の体積率（気孔率）は約５～５０％であるのが好ましく，約１０～４０％であるのがより好ましい。この体積率が上記範囲外であると，上述したと同様の理由により好ましくない。」
これらの記載に基づけば，刊行物１には次の技術的思想が記載されている。「（ａ）合成ダイヤモンド等の砥粒，ブロンズ系粉末等のメタルボンド材料，気孔形成用物質を含有する混合物を混和すること，（ｂ）前記混合物をホットプレス法により加圧し，研磨材の充填された複合材料にすること，（ｃ）前記複合材料を加温・焼結して気孔の存在しない密な複合材料を得ること，及び（ｄ）前記気孔形成用物質を溶解するため，前記複合材料を，水等の溶剤に浸漬すること，を含み，かつ前記合成ダイヤモンド等の砥粒及び前記ブロンズ系粉末等のメタルボンド材料が前記水等の溶剤に対して不溶性である，５～５０体積％の気孔を有するメタルボンド砥石の製造方法。」
また，刊行物１には，実施例１として５）「実施例１及び比較例１    メタルボンド材料としてブロンズ系粉末１００ｇ，砥粒として＃１０００の合成ダイヤモンド１１ｇ，気孔形成用物質として＃１８０～３２０の塩化ナトリウム１５ｇを用いた。これらを混合して，ホットプレス法（８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２，１時間）により焼結した後，常温で水に８時間浸漬して塩化ナトリウムを溶解除去した。そして，外径５２ｍｍ，内径４０ｍｍ，厚さ０．２ｍｍのドーナツ状の砥石を得た（気孔の体積率は約３２％）。」が記載されている。
そうすると，上記刊行物１の技術的思想及び刊行物１の一実施例からみて，刊行物１には，次のものが開示されている。
「（ａ）合成ダイヤモンド等の砥粒，ブロンズ系粉末等のメタルボンド材料，気孔形成用物質を含有する混合物を混和すること，（ｂ）前記混合物をホットプレス法により加圧し，研磨材の充填された複合材料にすること，（ｃ）前記複合材料を加温・焼結して気孔の存在しない密な複合材料を得ること，及び（ｄ）前記気孔形成用物質を溶解するため，前記複合材料を，水等の溶剤に浸漬すること，を含み，かつ前記合成ダイヤモンド等の砥粒及び前記ブロンズ系粉末等のメタルボンド材料が前記水等の溶剤に対して不溶性である，５～５０体積％の気孔を有するメタルボンド砥石の製造方法であって，一実施例として，（ａ）砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物を混和すること，（ｂ）前記混合物をホットプレス法により加圧して，研磨材の充填された複合材料にすること，（ｃ）前記複合材料を加温・焼結して気孔の存在しない密な複合材料を得ること，及び（ｄ）前記気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するため，前記複合材料を，水に８時間浸漬することを含み，かつ前記砥粒としての合成ダイヤモンド及び前記メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末が前記水に対して不溶性である，約３２％体積％の気孔を有するメタルボンド砥石の製造方法を含むもの」そして，特に，補正発明に記載された具体的数値範囲と対応させるために，記載し直すと，審決認定の刊行物１発明となるものであり，実施例１のほかに，気孔形成用物質としての塩化ナトリウムの含有量を変更させ，気孔率を５～５０体積％に変化させたものが含まれるものを技術的思想として認定したものである。よって，審決における刊行物１発明の認定は，刊行物１に記載の「実施例１」のみならず，刊行物１に記載全体から把握される技術的思想に基づいてなされたものであって，審決の認定は明りょうである。
(2)「好ましくは５～５０体積％」について
気孔率を５～５０体積％に変化させることについては，刊行物１の記載に基づくものであり，メタルボンド砥石中に気孔をどの程度形成させるかということについて刊行物１の技術的思想の一部として抽出されたものである。すなわち，既に述べたとおり，刊行物１記載事項から認識される技術的思想は，実施例に記載されているところの気孔率が「約３２％」に限られるものではなく，その範囲を「好ましくは５～５０体積％」と変更し得るものであり，このような記載をすることによって，技術的思想としての刊行物１発明が不明確となるものではない。
(3)「気孔の存在しない」について
刊行物１には，「従って，本発明による方法においても，最終的製品である砥石中の気孔以外の部分の結合力を雑持するために，焼結時には，気孔の存在しない密な混合物を焼結し，焼結後に，この焼結体中に混入されている気孔形成用物質を溶解除去することによって砥石中に気孔を形成させるのである。」との記載があり，これは，刊行物１の技術的思想の一部である「複合材料を加温・焼結して気孔の存在しない密な複合材料を得る」を示しているものにほかならない。そして，刊行物１の「実施例１」は，材料，製法，いずれも刊行物１の技術的思想に含まれるものであり，いわば下位概念に当たるものである。すなわち，刊行物１の「実施例１」は，上位概念に当たる，刊行物１の技術的思想についての記載が当然に妥当する。
２取消事由２（相違点の認定の誤り）に対して


上記１のとおり，刊行物１発明の認定に誤りはなく，原告が主張するような相違点は存在せず，審決における相違点の認定に誤りはない。
３取消事由３（相違点の判断の誤り）に対して
(1)相違点１について
ア相違点１が実質的相違点でないことについて
審決で認定したとおり，刊行物１発明における気孔率は「好ましくは約５～５０体積％」であるから，その上限である「５０体積％」を採用した場合，気孔率について，刊行物１発明と補正発明とに差違はない。
原告は，審決における「砥粒と結合材を等しい比率で減少」させる妥当性を主張するので，これについて述べる。
乙１（絵とき「研削加工」基礎のきそ，５５頁）の図３－３，乙２（ＣＢＮ・ダイヤモンドホイールの使い方，２２頁９行）にみられるごとく，結合材は切れ刃である砥粒の「保持」を行うためのものであると理解される。そして，砥粒を保持するためには，砥石の立体構造における砥粒と結合材の保持関係（具体的には，砥粒の粒径，砥粒と結合材の体積比など）が重要であり，これは砥粒，結合材の材質により異なるものである。
刊行物１発明において，砥粒，結合材は，研削目的に適したものを選択済みであることから，気孔率を実施例１の「約３２体積％」から「５０体積％」とするに当たり，砥粒，結合材の材質をも変更することは，通常考えられない。そうであれば，砥粒と結合材との保持関係（具体的には，砥粒の粒径，砥粒と結合材の体積比など）も同様なものとすべきであるから，砥石の立体構造を変えないよう，「砥粒と結合材を等しい比率で減少」させることは，妥当であり，審決に誤りはない。
「等しい比率で減少」させた場合は，審決のとおり，「砥粒１１体積％，結合材３９体積％」となる（刊行物１の実施例１における，砥粒（合成ダイヤモンド），メタルボンド材料（ブロンズ系粉末），気孔形成用物質（塩化ナトリウム）の重量比は，１１：１００：１５であるところ，それぞれの密度（それぞれ，３．５，８．９，２．２ｇ／ｃｍ３）を考慮すると，それぞれの体積比は，１５：５３：３２となる。砥粒とメタルボンド材料の体積比を維持しつつ，気孔率（気孔形成用物質の体積率）を５０体積％に増加すると，砥粒の体積率は１１体積％，メタルボンド材料の体積率は３９体積％となる。）。
補正発明においては「砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％」であるから，気孔率を５０体積％とした場合であっても，刊行物１発明の砥粒と結合材の体積比は補正発明に含まれるものとなる。
イ動機付けについて
仮に，相違点１が実質的相違点であるとしても，以下のとおり，審決の判断に誤りはない。乙１の５５頁には，気孔は砥石を構成する３要素の一つであり，「切り屑を排出するチップポケットの働き」をする旨，同９２頁には，「切り屑の排出がしにくい場合・・・は目づまりしやすいので，チップポケットの大きな砥粒率の低い砥石を選択」する旨記載されている。すなわち，乙１には，技術常識として，切り屑の排出がしにくい場合に気孔率を大きくすることが記載されている。刊行物１発明においても，研削条件・対象によって，切り屑の排出がしにくい場合がありうることから，気孔率を大きくする動機はあるというべきである。原告は，気孔が５０体積％を超える気孔率では砥石が脆くなってしまうので好ましくなく，あえて「少なくとも５０体積％」の気孔を有するように改良を加えようとは動機付けられない旨主張するが，刊行物１には５０体積％を超える気孔率が好ましくないと述べているのみで，その臨界的数値の根拠については何ら実証されておらず，実際に不適当な範囲であるかどうかは不明であり，切り屑の排出に関して，製品に改良を加えることは，当業者として当然期待されることであるから，「５０体積％」という数値限定にかかわらず，砥石としての機能が実現される範囲で気孔率を増加することについては動機付けがあるというべきである。
ウ周知技術の適用について
審決で周知例として引用した刊行物２には，以下の記載がある。「多孔質メタルボンド砥石は，結合材と超砥粒との結合力が強く，しかも結合材相が粗いので目立て性が良好であり，また研削作業中に生じた研削屑などは気孔のポケットに捕捉されて除去されるので目詰まりが起こり難く，砥粒の切刃が摩耗しても，結合材相が粗いので適度に崩落して新たな切刃が現れ，目潰れも起こり難くなることが期待された。」
「多孔質メタルボンド砥石においては，・・・気孔率を適度に維持しながら，しかも目こぼれなどが起こり難いような結合力を超砥粒と結合材との間に付与する技術が求められた。」
「本発明は・・・結合材粒子どうしが焼結して気孔率が５％～６０％の範囲内となるように，調節された温度と圧力を加えて焼結する工程を含む多孔質超砥粒砥石の製造方法を提供する。」
「本砥石は，結合材３の相が多孔質とされていて，表面が粗いので，電解目立てなどの煩雑な手段を用いなくても，研削作業中に自動的に目立てが行われる。しかも，気孔率が高いので，超砥粒１の切刃が結合材３の表面レベルから高く突出し，切れ味がよい砥石が得られる。」
「本砥石１０は，結合材３の相が連続気孔の多孔質とされているので，この気孔５を通して冷却液を循環させることができ，砥石の冷却効果を高め，また，気孔５によって表面に形成されるポケット９は，研削作業中に発生する研削屑などを捕捉し，系外に排除するので目詰まりが起こり難い。」
また，刊行物３には，以下の記載がある。
「研削抵抗が小さくて切れ味がよいために，発熱が少なく，良好な研削仕上げ面を得ることができ，かつ高能率研削を行いうる多数の連続した気孔を有するメタルボンド砥石を得るべく鋭意研究を重ねた結果，まず適当な溶剤で溶解する無機化合物の焼結体を作成したのち，該焼結体の空隙内に砥粒を充填してある温度範囲に予熱し，次いでこの砥粒充てん焼結体の空隙内に金属又は合金の溶湯を圧入し，凝固させたのち，無機化合物を溶解除去させることによって得られたメタルボンド砥石は，多数の連続した気孔を５０％以上有していて，その目的を達成しうることを見出し，この知見に基づいて本発明を完成するに至った。」
さらに，刊行物４には，以下の記載がある。


「本発明の合成砥石は研磨効率や耐久性等の理由から，好ましくは気孔径１０～２００μｍ，気孔率４０～８７容量％の微細連続気孔を有する多孔質構造体である。」上記のとおり，刊行物２～４には，切れ味を良くし研削効率を上げるために，５０体積％以上の気孔率を有し，連通する気孔を設けたものが記載されている。そして，乙１には，前述のように，技術常識として，切り屑の排出がしにくい場合に気孔率を大きくすることが記載されており，上記刊行物２～４の記載とも整合していることにより，審決において，刊行物２～４から抽出した「少なくとも５０体積％の連通気孔」を設けるという「周知技術」の認定に誤りはない。なお，原告は，刊行物２～４に記載のものと刊行物１発明とは，「製造方法」が異なるから適用できず，「少なくとも５０体積％の連通気孔」を設けることは動機付けられない旨主張する。しかしながら，審決は，「少なくとも５０体積％の連通気孔」を設けるという，純粋に構造としての周知技術を刊行物１発明に適用することを検討したのであり，周知技術の適用に「製造方法」は全く関与していない。すなわち，「気孔」自体は「切り屑を排出するチップポケットの働き」をするものであり，その働きは「気孔率」という「物」としての技術的特徴に左右されるものであって，「気孔」の製造方法に左右されるものではない。また，原告は，砥石の性能は，製造方法に応じて変化する旨主張する。しかしながら，原告は「製造方法」と「砥石の性能」との因果関係について，単に製造方法が異なれば砥石の性能が異なると概念的に述べるのみであって，具体的にどのような要因により，どのように性質が異なるのかを述べているものではない。乙１（５５，５８頁）には，砥石を構成する３要素として「砥粒，結合剤および気孔」が，５因子として「砥粒の種類，粒度，結合度，組織および結合剤の種類」が挙げられ，研削砥石の内容は「３要素，５因子」で表示される旨記載されている。乙２（ＣＢＮ・ダイヤモンドホイールの使い方，２２頁）には，「超砥粒の種類，粒度およびその含有量，そして結合剤の種類と結合度により，その研削性能が決定される。」と記載されている。乙３（研削砥石，３頁）には，「研削砥石の３要素」として「砥粒，結合剤および気孔」が挙げられている。このように，砥石の性能は，「物」としての構造に依存するのであって，直接的に「製造方法」に依存するものではない。このことは，砥石の性能について説明する乙１～３のいずれの証拠にも，「製造方法」に言及がないことからも明らかである。また，「物」と「製造方法」には当然対応関係があり，異なる「物」には当然ながら異なる「製造方法」が存在するものである。しかしながら，「物」が異なれば「製造方法」が異なるのは当たり前のことであるものの，「物」が異なって「製造方法」が異なっても，性能が同じものもあり，「物」が同じで性能が同じであっても，「製造方法」が異なるものもある。したがって，「物」の性能と「製造方法」には必ずしも因果関係はなく，原告の主張するように，単純に「砥石の性能は，製造方法に応じて変化する」といえるものではない。
よって，原告の主張は根拠がなく，相違点１についての審決の判断に誤りはない。
(2)相違点２について
刊行物１発明は，「気孔の存在しない密な複合材料」であって，気孔が「存在しない」のであるから，理論的には密度１００％と解すべきものである。審決は，密度１００％の砥石を製造することは，現実的には困難なこともありうるから，「ほぼ」と述べたにすぎず，理論的には密度１００％と解すべきものであるから，「９５％以上」であることは当然想定される。また，原告は，「原料組成は補正発明の範囲外」であり，刊行物１に記載の実施例１（分散性粒子の体積比が約３２体積％）のホットプレス条件（８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２で，１時間）を同じく刊行物１に記載されている分散性粒子の体積比が５０体積％のものに適用するのは難しい旨主張する。しかしながら，一般に，粒体物（粉末材料）に，高温・高圧下でホットプレスを行い，密度を増加させることは周知の技術手段であるところ，砥粒，結合材，分散性粒子からなる混合物の場合，分散性粒子の体積比が約３２体積％から５０体積％に変わったとしても，混合物自体のそれぞれの粒状物のふるまいが極端に変わるものではないことは予測される範囲である。してみると，分散性粒子の体積比が約３２体積％から５０体積％に変わったとしても，同様なホットプレス条件が適用されることは十分予測されるものであり，そうすると補正発明と少なくとも同等あるいはそれ以上の密度が得られることが期待できるものといえる。
よって，原告の主張は根拠がなく，相違点２についての審決の判断に誤りはない。
(3)相違点３について
相違点１で検討したとおり，刊行物１発明においても，「分散性粒子の割合を高める」という周知技術を適用することによって，補正発明同様「少なくとも５０％体積％の連通気孔」が形成されることとなる。その結果，補正発明同様，「分散性粒子の割合を高める」ことによって，連通気孔が形成され易くなることは明らかである。
原告は，補正発明ではすべて溶解する旨主張するが，補正発明にその旨の特定がないことから，前提を欠く。
原告が「溶解せずに残る」と主張するものは，刊行物１に記載された「気孔率３２％」の「実施例１」であるに過ぎない。刊行物１発明には「気孔率５０％」のものも含まれているのであって，そのようなものが連通気孔を有していることは，刊行物２ないし４の記載からみても明らかであり，全ての分散性粒子が溶媒に溶解し得ることは当然に予想される。
よって，原告の主張は根拠がなく，相違点３についての審決の判断に誤りはない。
(4)技術的意義について
上記のとおり，各相違点についての審決の判断に誤りはなく，また，刊行物１発明に周知技術を適用し，少なくとも５０体積％の気孔を有するとした「砥石」は，補正発明と少なくとも同等の研削性能を有するものである。したがって，補正発明に格別の技術的意義があるものとは認められない。
４取消事由４（本願発明についての認定・判断の誤り）に対して本件補正が，いわゆる独立特許要件に違反するとした審決に誤りはないので，原告の主張は失当である。
第５当裁判所の判断
１取消事由１について


(1)まず，原告は，審決がした刊行物１発明の認定は，実施例１に関する記載に基づくものと理解されるところ，製造しようとする砥石の原料組成として，「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物」を認定する以上は，それによって製造される砥石の気孔容積は一義的に定まるはずであり，「好ましくは５～５０体積％」という幅を有することはないから，審決が，実施例１に記載されていない「好ましくは５～５０体積％」という幅のある数値を付加した刊行物１発明を認定したのは，誤りであると主張する。アこの点，刊行物１には，実施例１に関し，「実施例１及び比較例１
メタ
ルボンド材料としてブロンズ系粉末１００ｇ，砥粒として＃１０００の合成ダイヤモンド１１ｇ，気孔形成用物質として＃１８０～３２０の塩化ナトリウム１５ｇを用いた。これらを混合して，ホットプレス法（８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２，１時間）により焼結した後，常温で水に８時間浸漬して塩化ナトリウムを溶解除去した。そして，外径５２ｍｍ，内径４０ｍｍ，厚さ０．２ｍｍのドーナツ状の砥石を得た（気孔の体積率は約３２％）。」と記載されている。そして，刊行物１発明は，砥石の原料として，「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇを含有する混合物」という，特定組成の混合物を用いるものであり，その混合物から得られた密な複合材料を水に浸漬して，気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するものである。
そのようにして製造された砥石においては，気孔の体積率が，実質的に，塩化ナトリウムの量に対応する特定の体積率（実施例１では約３２％）となることは明らかである。
したがって，砥石の原料として特定組成の混合物を用いる刊行物１発明においては，気孔の体積率は，特定の体積率である「約３２％」と認定されるべきものである。
イ一方，刊行物１には，「砥石中に形成される気孔の体積率（気孔率）は約５～５０％であるのが好ましく，約１０～４０％であるのがより好ましい。」との記載もある（７欄）。
しかし，この記載は，公開特許公報である刊行物１の特許請求の範囲に記載された発明について，一般的な説明を記載し，刊行物１発明の気孔率が一般的期待値の範囲にあることを示した個所である。確かに，刊行物１の特許請求の範囲に記載された発明は，その具体例である実施例１のように，砥石の原料として特定組成の混合物を用いるものではなく，このような発明について，一般的な説明として上記のような事項が記載されている。しかし，砥石の原料として特定組成の混合物を用いる刊行物１発明を認定するには，刊行物１に開示されている構成に基づくべきである以上，刊行物１発明において，「好ましくは５～５０体積％の気孔を有する」と認定したのは，誤りである。
(2)次に，原告は，審決が，刊行物１発明において「気孔の存在しない」と認定したことについて，この認定は，刊行物１の「焼結時には，気孔の存在しない密な混合物を焼結し」との記載に基づくものと理解されるところ，この記載は一般的な説明に属するものであり，刊行物１の実施例１には，「気孔が存在しない」のかについては何ら記載がなく，具体的組成を有する実施例１に基づいて刊行物１発明を認定した以上，実施例１に記載のない「気孔の存在しない」との構成が存在する刊行物１発明を認定したことは，誤りであると主張する。ア刊行物１には，「焼結は従来公知のホットプレス法又はコールドプレス法により行われて良い。いずれの方法においても，焼結時に混合物は加圧（ホットプレス法の場合約１００～５００ｋｇ／ｃｍ２，コールドプレス法の場合約３～１０ｔ／ｃｍ２）及び加温（約５００℃以上）される。このため，混合物中に気孔が存在したとしても，それらは焼結時には全て潰されてしまう。このことは，緻密な焼結体を得るための必要条件である。従って，本発明による方法においても，最終的製品である砥石中の気孔以外の部分の結合力を維持するために，焼結時には，気孔の存在しない密な混合物を焼結し，焼結後に，この焼結体中に混入されている気孔成形用物質を溶解除去することによって砥石中に気孔を形成させるのである。」との記載があり（４～５欄），この記載によれば，焼結をホットプレス法（約５００℃以上，約１００～５００ｋｇ／ｃｍ２）により行うことにより，混合物中に気孔が存在したとしても，焼結時には全て潰され，気孔の存在しない密な焼結体が得られるものと認められる。
イ一方，刊行物１には，実施例１に関し，砥石の原料として特定組成の混合物を用い，その混合物をホットプレス法（８００℃，３００ｋｇ／ｃｍ２，１時間）により焼結するという記載がある（８～９欄）。実施例１には，得られた焼結体に気孔が存在しないことは明記されていないが，上記アの記載を考慮すれば，ホットプレス法により焼結する実施例１においても，焼結体には気孔が存在しないものと認められる。
刊行物１発明は，このような実施例１に基づいて認定されたものであり，実施例１と同様，砥石の原料として特定組成の混合物を用い，その混合物をホットプレス法により加圧するとともに，加温・焼結して，複合材料（焼結体）を得るものであるから，刊行物１発明においても，複合材料には気孔が存在しないと認められる。ウ以上によれば，審決が，刊行物１発明において「気孔の存在しない」と認定したことは誤りとはいえない。
(3)したがって，原告の気孔の有無の認定に関する審決の誤りについての主張は理由がないが，刊行物発明１における気孔の体積率に関する審決の認定は誤りである。しかるところ，原告は，刊行物１発明の気孔体積率が審決認定のとおりでないことを踏まえて進んでそのような刊行物１発明は容易想到ではないと主張し，被告はそれに対応してそうであっても進歩性は欠如すると主張しているので，当裁判所は当事者のこの主張に基づき更に判断を進めることにする。
２取消事由２について
上記判断によると，審決認定の補正発明と刊行物１発明の相違点のうち，相違点１のみを次のとおり修正認定すべきである（下線部が審決の認定からの変更箇所）。
【相違点１】


補正発明は「砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％，及び分散質粒子５０～８０体積％」により，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するものであるが，刊行物１発明は「砥粒としての合成ダイヤモンド１１ｇ，メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末１００ｇ，気孔形成用物質としての塩化ナトリウム１５ｇ」により，「約３２％」の気孔を有するものである点。
３取消事由３について
(1)当裁判所認定の相違点１について
ア砥石に形成される気孔が，①切粉を容易に排出する，②砥石と冷却液とを十分に接触させ，砥石の冷却効果を高める，③砥石の自生作用を促進し，切れ味を保つ，④研削中に自動的に目立てが行われる，等の機能を有するものであることは，技術常識と認められる（刊行物１～４）。
このような機能を有する気孔について，どの程度の体積率とするかは，砥石の用途（何を研削するか）や使用態様（研削条件等）のほか，砥粒及び結合材の材質や割合，砥石の各種特性と耐久性のバランス等も考慮して，当業者が適宜決定しうる事項であると解される（刊行物１～４）。
また，砥石において，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を設けたものは，通常のものと認められる（刊行物２～４）。
さらに，刊行物１には，「砥石中の気孔率は，混入する気孔形成用物質の混入量によって調節することができる。」と記載されており，所望の体積率の気孔を形成すること自体に何ら困難性はない。
以上によれば，刊行物１発明において，砥石の用途や使用態様からみて，上記の気孔の機能を十分に発揮させる必要がある場合に，砥粒及び結合材の材質や割合，砥石の各種特性と耐久性のバランス等も考慮して，連通気孔の体積率を「約３２％」から「少なくとも５０体積％」に高めることは，当業者が容易に想到することであるといってよい。
また，砥石の原料組成（混合物の組成）についても，砥粒及び結合材の体積率をどの程度とするかは，上記同様，当業者が適宜決定しうる事項であると解される（刊行物３〔甲７〕・４頁左下欄１～１１行）から，上記のとおり，刊行物１発明において，連通気孔の体積率を「少なくとも５０体積％」に高めるにあたり，「砥粒０．５～２５体積％，結合材１９．５～４９．５体積％，及び分散質粒子５０～８０体積％」と定めることは，当業者が目的に応じて適宜なし得ることである。イこれに対し，原告は，刊行物１には，５０体積％さらには４０体積％を超える気孔率では，砥石が脆くなってしまうので好ましくないことが記載されており，また，刊行物１には，砥石の表面部分のみにおいて塩化ナトリウムが溶解除去され，砥石内部の気孔は連通していない（非連通気孔が存在する）ことが記載されているから，刊行物１の記載に基づけば，当業者は，刊行物１発明について，あえてこれを「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を有するように改良を加えようとは，動機付けられないと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり，採用することができない。(ｱ)まず，刊行物１発明において，連通気孔の体積率を「少なくとも５０体積％」に高める動機付けがないとはいえない。
刊行物１には，砥石に形成される気孔の体積率に関し，「気孔形成用物質の粒径・・・があまり小さ過ぎると砥石の自生効果が少なくなり，一方，あまり大き過ぎると砥石が脆くなってしまうので好ましくない。又，砥石中に形成される気孔の体積率（気孔率）は約５～５０％であるのが好ましく，約１０～４０％であるのがより好ましい。この体積率が上記範囲外であると，上述したと同様の理由により好ましくない。」との記載があり，気孔の体積率が５０％を超えると，砥石が脆くなってしまうので好ましくないことが記載されていると認められる。しかし，補正発明の数値は５０体積％を含むし，刊行物１の特許請求の範囲は，気孔の体積率が５０％を下回る数値に限定していないから，刊行物１に記載された発明を全体としてみれば，気孔の体積率は５０％を上回らないのが好ましいというにとどまるものであり，そこに上限値を規定する趣旨はなく，５０％を超える体積率が除外されているとまではいえない。そして，上記のとおり，そもそも，気孔の体積率をどの程度とするかは，砥石の用途や使用態様のほか，砥粒及び結合材の材質や割合，砥石の各種特性と耐久性のバランス等も考慮して，当業者が適宜決定し得る事項であるといってよい。
そうすると，砥石の特定の用途や使用態様の下で，砥粒及び結合材として特定の材質のものを特定の割合で用いる場合等においては，気孔の体積率が５０％を超えると，砥石が脆くなることがあるとしても，砥石の用途や使用態様のほか，砥粒及び結合材の材質や割合等によっては，また，砥石の各種特性と耐久性をどのようにバランスさせるかによっては，５０％以上の体積率を設定し得ることは，当業者にとって明らかである。
以上によれば，刊行物１発明において，連通気孔の体積率を「少なくとも５０体積％」に高める動機付けを肯定することができる。
(ｲ)また，刊行物１発明において，「連通」気孔を有するように改良を加える動機付けがないとする原告の主張は，刊行物１発明において，砥石内部に「非連通気孔」が存在することを前提とするものである。
しかし，刊行物１発明においては，複合材料を水に浸漬することにより，気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解して気孔を形成するものであるから，形成された気孔は，複合材料の表面に「連通」し，相互に「連通」したもの，すなわち，「連通」気孔と認められる。


そして，刊行物１発明において，実際に，複合材料の表面に連通していない状態の塩化ナトリウムが存在するのであれば，水に浸漬したとしても，その塩化ナトリウムは溶解されず，そのまま存在するから，その位置には気孔は形成されないことになる。このような塩化ナトリウムが存在するとしても，それが気孔とはいえない以上，「非連通気孔」が存在するということはできない。以上のとおり，刊行物１発明においては，気孔は「連通」気孔であり，「非連通気孔」が存在するとはいえないから，原告の主張は，前提において失当である。ウまた，原告は，刊行物２～４に記載された砥石の製造方法は，刊行物１記載の発明と全く異なるものであり，刊行物２～４相互の間でも全く異なるものであるから，刊行物２～４の記載の技術内容を踏まえれば，刊行物１に適用可能な周知技術は認定できないと主張する。そして，原告は，砥石の熱的・機械的性質，研削能率や使い勝手も含めた性能が，その製造方法に応じて変化することは自明であり，したがって，求める砥石の研削性能や熱的機械的性質に応じて，その製造方法も選択されるべきであることを考慮すると，単に，「少なくとも５０体積％」の「連通」気孔を設けるという一点で共通するとしても，製造方法が全く異なる，これら刊行物２～４記載の技術を一括りにして，刊行物１発明に適用することはできないと主張する。
しかし，上記のとおり，砥石に形成される気孔が，所定の機能を有するものであることは技術常識であるところ，その気孔の機能が，砥石の製造方法により異なるものではないことは明らかである。刊行物２～４に記載された砥石の製造方法が，刊行物１記載の発明と異なるものであり，刊行物２～４相互の間でも異なるものであるからといって，前記アの技術事項をもって刊行物１発明に適用可能でないとはいえない。
(2)相違点２について
前記１(2)のとおり，刊行物１発明における複合材料は，「気孔が存在しない密な」ものである以上，その密度は理論密度の１００％の密度と認められるから，「理論密度の少なくとも９５％の密度を有する複合材料」であることは明らかである。よって，相違点２は，実質的な相違点とはいえない。
また，複合材料の密度が，正確に理論密度の「１００％」の密度であるとまではいえないとしても，刊行物１発明における複合材料は，「気孔が存在しない密な」ものである以上，その密度が理論密度の１００％に相当程度近いものであることは明らかである。そうすると，その具体的な程度について，「理論密度の少なくとも９５％の密度を有する」と特定することは，当業者が容易に想到することである。なお，刊行物１の実施例１と補正明細書の実施例１とでは，砥粒及び結合材の材質が異なり，その組成も異なるから，両者のホットプレスの条件を単純に比較しても，刊行物１の実施例１における複合材料の密度が，具体的にどの程度のものであるのかを推定することは困難と考えられる。この点において，審決が相違点２の要旨想到性判断において両発明の実施例１に言及したのは必ずしも適切とはいえないが，相違点２が実質的なものではなく，あるいは，少なくとも，相違点２に係る補正発明の構成が容易想到であることは，上記のとおりである。
(3)相違点３について
ア刊行物１発明は，複合材料を水に８時間浸漬することにより，複合材料に含まれる塩化ナトリウムを溶解するものであるが，塩化ナトリウムは，砥石に気孔を形成するために用いられるものであるから，そもそも，塩化ナトリウムを複合材料中にあえて残す必要はなく，全て溶解除去することが予定されているものといえる。
イ原告は，刊行物１には，塩化ナトリウムの一部が溶解除去されなかったことが記載されており，この記載は，刊行物１発明においては，その組成比等に起因して，塩化ナトリウムの一部が，表面と連通していないために残ることを示すものであるから，刊行物１発明においては，たとえ長時間溶媒に浸漬したとしても，表面に連通していない状態にある塩化ナトリウムは，容易には溶解しないと主張する。しかし，原告の主張は，刊行物１発明においては，表面に連通していない状態の塩化ナトリウムが必ず存在することを前提とするものであるが，以下に示すとおり，刊行物１発明において，そのような塩化ナトリウムが必ず存在するとはいえないから，原告の主張は，前提において失当である。
原告が指摘するように，刊行物１には，「マトリックス２中には，表面と連通していないために溶解除去されなかった塩化ナトリウム５が僅かではあるが残っていた。」と記載されているが（１１欄），これは，実施例３に関する記載である。実施例３は，砥石の原料として，実施例１と同様の混合物を用いるものであるが，作成された砥石の厚さは「３．０ｍｍ」であり，実施例１の「０．２ｍｍ」と比較して，相当程度厚いものである。そして，実施例３においては，上記の記載に続けて，「このような塩化ナトリウム５は，例えば，砥石１をある程度使用した後に，再び水に浸漬することによって溶解除去することができる。」等と記載され，さらに，「このような使用方法は，例えば，本発明の方法によってかなり厚い砥石を製造した場合に，気孔形成用物質が最初の浸漬によっては溶解除去され得ないような深さまで存在している場合に有効である。」と記載されている。これらの記載によれば，刊行物１には，砥石の厚さがかなり厚い場合には，気孔形成用物質としての塩化ナトリウムが，相当程度の深さまで存在することになるが，このような塩化ナトリウムは，表面と連通していないため，最初の水への浸漬によっては溶解除去されず，マトリックス中に残る場合があることが記載されていると認められる。そうすると，原告が指摘する実施例３に関する記載は，砥石の厚さがかなり厚い場合には，表面に連通していない状態の塩化ナトリウムが存在することを意味するものにすぎないといえる。逆に，刊行物１発明においては，実施例３のように砥石の厚さが「かなり厚い」場合でなければ，通常は，表面に連通していない状態の塩化ナトリウムは存在しないと考えられる。（実際に，砥石の厚さが「０．２ｍｍ」である実施例１，２においては，そのような塩化ナトリウムが存在することについて何ら記載がない。）ウ以上のように，刊行物１発明においては，通常は，表面に連通していない状態にある塩化ナトリウムは存在しないところ，水への浸漬時間を十分長くとれば，塩化ナトリウムを全て溶解除去できることは明らかであるから，刊行物１発明において，塩化ナトリウムを全て溶解できるように，一定の時間にわたって水に浸漬することは，当業者が容易に想到することである。したがって，相違点３に係る補正発明の構成も刊行物１発明から容易想到と認められる。
(4)格別の技術的意義について


主                  文
１本件控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。２控訴人は，被控訴人に対し，金２２万円及びこれに対する平成２０年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被控訴人のその余の請求を棄却する。
４被控訴人の附帯控訴を棄却する。
５訴訟費用は，第１，２審を通じて，これを５分し，その１を控訴人の，その余を被控訴人の負担とする。
６この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１控訴及び附帯控訴の趣旨
１控訴人
(1)原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。(3)訴訟費用は，第１，２審を通じて被控訴人の負担とする。
２被控訴人
(1)原判決を次のとおり変更する。
(2)控訴人は，被控訴人に対し，金１１５万５０００円及びこれに対する平成２０年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)訴訟費用は，第１，２審を通じて控訴人の負担とする。
(4)仮執行宣言
第２事案の概要等（以下，略称は原判決に従う。）１(1)控訴人は，不動産売買等を業とする株式会社，被控訴人は，翌年３月に大学を卒業することを予定して就職活動を行っていたいわゆる新卒者であるところ，控訴人から採用についての本件内々定を得ていた被控訴人は，控訴人に対し，同社が本件内々定の取消しをしたことは違法であるとして，債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金１１５万５０００円（慰謝料１００万円，就職活動費５万円，弁護士費用１０万５０００円）及び遅延損害金を請求した。
(2)原審は，被控訴人の請求を一部認容（不法行為に基づき８５万円（内訳慰謝料７５万円，弁護士費用１０万円）及び遅延損害金）したことから，控訴人が控訴し，おって被控訴人が附帯控訴した。
２本件における争いない事実等，争点及びこれに対する当事者の主張は，下記のとおり当審において当事者が補足した主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の「第２事案の概要」の１，２に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決４頁２１行目の「適正試験」を「適性試験」と改める。）。
（当審において当事者が補足した主張）
(1)控訴人
ア経済情勢の悪化という外部的要因による本件内々定取消しを信義則違反として構成する被控訴人の主張は，誤っている。本件内々定取消しに至る時期，控訴人において，マンション在庫が増加し，資金繰りが悪化していたことから，値引き販売を実施したものの，これのみでは悪化する景気に対応できないとの経営判断から，賞与の削減，希望退職者の募集，出張手当廃止などの方策を実施した。しかし，上記各対応によっても，近い将来に景気改善の見通しは立たず，更に悪化する可能性が高かった。このような経営判断を前提に，内定通知授与日の直前にやむなく本件内々定取消しを行わざるを得なかったのであり，信義則違反とすることはできない。イいわゆる契約締結上の過失による損害賠償責任の対象は信頼利益とされており，この場合に慰謝料のみを認めるのは背理である。仮にこれが認められるとしても，原審判示の慰謝料額は高額に過ぎる。
(2)被控訴人
平成２０年７月７日，被控訴人は，控訴人に対し，入社承諾書（甲２）を提出していること，同年９月２５日，被控訴人は，控訴人の人事事務担当者であるＡから架電があった際に，採用内定通知書交付日に控訴人に赴く意思を表明していたのであるから，この時点において，控訴人は，被控訴人が控訴人に入社することが確実であることを認識していたことからすれば，遅くとも，前同日の時点において，控訴人，被控訴人間に始期付解約権留保付労働契約が成立したと解しうることは，最高裁第二小法廷昭和５４年７月２０日判決（民集３３巻５号５８２頁）の趣旨からも明らかである。したがって，本件内々定取消しについては，控訴人は被控訴人に対し，履行利益による損害を賠償すべきである。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，被控訴人の請求は主文の限度で認容すべきものと判断する。その理由は，２のとおり原判決を加除訂正するほかは，原判決「事実及び理由」の「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。２(1)原判決１３頁２５行目の次に改行の上，以下のとおり加える。「もっとも，入社承諾書の返送後，被控訴人は，就職活動を終了したことを，Ａら控訴人側に明確に伝えてはおらず，また，控訴人から，被控訴人に対し，就職活動を止めるよう求めたこともなかった。そして，本件内々定通知後，同年９月２５日ころにＡから被控訴人に対し電話連絡をする（下記エ）までの間，説明会への参加要請がなされた（下記ウ）ほかは，控訴人から被控訴人に対し何ら連絡をすることもなく，通例，企業が新卒者の内定後に行うことがある社内報等の送付，近況報告やレポート等の提出，研修等各種行事への参加を求めたこともなかった。」
(2)同１４頁１行目の「今年度」を「当年度」と改める。(3)同１６頁１３行目から同１７頁８行目までを以下のとおり改める。「(2)ア上記(1)の認定事実によれば，控訴人は，被控訴人に対し，倫理憲章の存在等を理由とし，同年１０月１日付けで内定を行うことを前提として，本件内々定通知を発したものであるところ，本件内々定後に具体的労働条件の提示，確認や入社に向けた手続等は行われておらず，控訴人が入社承諾書の提出を求めているものの，その内容も，内定の場合に多く見られるように，入社を誓約したり，企業側の解約権留保を認めるなどというものでもない。
イ本件内々定通知及び入社誓約書提出後の控訴人と被控訴人との接触状況をみると，説明会（(1)ウ）が１回開催されたほかは，いわゆる入社前教育等は全く行われず，控訴人によって被控訴人が他社への就職活動を制限されることもなかったもので，本件内々定後，控訴人が同社への入社を前提として被控訴人を拘束する関係はうかがわれない。ウ被控訴人は，原審本人尋問において，本件内々定は正式な内定ではないこと，本件内々定を受け取っていても，控訴人から入社を翻意される可能性があることは認識していた旨供述している。エ平成１９年（平成２０年４月入社）までの就職活動では，複数の企業から内々定のみならず内定を得る新卒者も存在し，平成２０年（平成２１年４月入社）の就職活動も，当初は前年度と同様の状況であり，Ｂを含めて内々定を受けながら就職活動を継続している新卒者も少なくなかった。被控訴人においても，内々定を受けた複数の企業から就職先を選択する新卒者の存在を認識していた。


主        文
被告人Ａを懲役３年に処する。
被告人Ａに対し，この裁判確定の日から５年間その刑の執行を猶予する。
被告人Ｂを懲役２年６月に処する。
被告人Ｂに対し，この裁判確定の日から４年間その刑の執行を猶予する。
理        由
（罪となるべき事実）
被告人Ａは，大阪府警察官であり，大阪府南警察署警備課公安係等において警備犯罪の捜査等の業務に従事し，同署における当直勤務においては，拾得物件の保管管理，返還等の遺失・拾得業務等に従事していた者，被告人Ｂは，被告人Ａの知
人，Ｃは，被告人Ｂの知人であるが，
第１被告人Ａは，別表（省略，以下同じ）拾得物件欄記載の各情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず，別表秘密漏えい日時欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１１月１１日頃から平成３０年６月１８日頃までの間，９回にわたり，大阪市中央区東心斎橋１丁目５番２６号大阪府南警察署ほか１か所において，被告人Ｂに対し，電話等で，拾得日時・場所，金額，内訳並びに現金の入った封筒又は財布の特徴等の前記拾得物件情報を教示し，もっ
て職務上知り得た秘密を漏らし，
第２被告人両名は，大阪府警察遺失物管理システムを使用して不正に入手した拾得物件情報を利用し，遺失者を装って，警察署に保管中の現金等をだまし取ろうと考え，共謀の上，被告人Ｂが，別表番号１，２，５，７ないし９，１１，１２に対応する別表遺失届出書提出日欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１１月１１日から平成３０年６月２５日までの間，８回にわたり，前記大阪府南警察署ほか７か所において，自己を遺失者とする遺失届出書を提出した上，同別表番号に対応する別表欺罔日欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１１月１１日から平成３０年６月２２日までの間，８回にわたり，前記大阪府南警察署ほか７か所において，被告人Ｂが，真実は拾得物の遺失者ではないのに，そうであるかのように装い，同別表番号に対応する別表被欺罔者欄記載の警察官や警察職員に対し，電話で又は直接に，同別表番号に対応する別表拾得物件欄記載の拾得物について，被告人Ｂが遺失者である旨うそを言い，その頃，前記警察官や警察職員らにその旨誤信させ，同別表番号に対応する別表拾得物件交付日欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１１月２０日から平成３０年６月２５日までの間，８回にわたり，前記大阪府南警察署ほか７か所において，同別表番号に対応する別表拾得物件交付者欄記載の警察職員から現金合計１８６万円の交付を受け，もって人を欺いて財物を交付させ，第３被告人両名は，大阪府警察遺失物管理システムを使用して不正に入手した拾得物件情報を利用し，遺失者を装って，警察署に保管中の現金をだまし取ろうと考え，Ｃと共謀の上，Ｃが，別表番号３，６，１０に対応する別表遺失届出書提出日欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１２月２５日から平成３０年４月６日までの間，３回にわたり，堺市南区桃山台２丁２番１号大阪府南堺警察署ほか２か所において，自己を遺失者とする遺失届出書を提出した上，同別表番号に対応する別表欺罔日欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１２月２５日から平成３０年４月６日までの間，３回にわたり，前記大阪府南堺警察署ほか２か所において，Ｃが，真実は拾得物の遺失者ではないのに，そうであるかのように装い，同別表番号に対応する別表被欺罔者欄記載の警察職員に対し，電話で又は直接に，同別表番号に対応する別表拾得物件欄記載の拾得物について，Ｃが遺失者である旨うそを言い，その頃，前記警察職員らにその旨誤信させ，同別表番号に対応する別表拾得物件交付日欄及び同場所欄記載のとおり，平成２９年１２月２７日から平成３０年４月６日までの間，３回にわたり，前記大阪府南堺警察署ほか２か所において，同別表番号に対応する別表拾得物件交付者欄記載の警察職員から現金合計１０３万円の交付を受け，もって
人を欺いて財物を交付させ，
第４被告人両名は，被告人Ａが当直勤務時に，前記大阪府南警察署において業務上預かり保管中の拾得物件である現金１６万９４６円ほか１点在中の長財布１個を着服しようと考え，共謀の上，平成２９年１２月２８日午前２時３０分頃，前記大阪府南警察署において，被告人Ａが，遺失者を装って来署した被告人Ｂに対し，前記長財布の返還手続を行った上，同人にこれを手交して横領した。
（証拠の標目）
省略
（法令の適用）
被告人Ａ
罰条
第１        別表の番号ごとに（ただし番号６ないし８，９及び１０はそれぞれ包括して）地方公務員法６０条２号，３４条１項
前段
第２，第３     別表の番号ごとに（ただし，番号４は除く）刑法６０条，
２４６条１項
第４        刑法６０条，２５３条
刑種の選択
第１        懲役刑を選択
併合罪の処理     刑法４５条前段，４７条本文，１０条（刑及び犯情の最も重い判示第３別表１０の罪の刑に法定の加重）
刑の執行猶予     刑法２５条１項
訴訟費用         刑事訴訟法１８１条１項ただし書（不負担）
被告人Ｂ
罰条
第２，第３     別表の番号ごとに（ただし，番号４は除く）刑法６０条，
２４６条１項
第４        刑法６５条１項，６０条，２５３条（被告人には業務上占有者の身分がないので刑法６５条２項により同法２５２条１項の刑）
併合罪の処理     刑法４５条前段，４７条本文，１０条（刑及び犯情の最も重い判示第３別表１０の罪の刑に法定の加重）
刑の執行猶予     刑法２５条１項
訴訟費用         刑事訴訟法１８１条１項ただし書（不負担）
（量刑の理由）


判   決   要   旨
１宣    告日    令和元年１１月６日午後１時３０分２事    件名    銃砲刀剣類所持等取締法違反，器物損壊被告事件３裁    判官    福岡地方裁判所第３刑事部足立勉，國分進，加藤貴
（主文）
被告人を懲役１０年に処する。
未決勾留日数中２８０日をその刑に算入する。
（罪となるべき事実）
被告人は，Ａ及びＢと共謀の上，法定の除外事由がないのに，平成２０年１月１７日午後３時４２分頃，福岡市ａ区ｂ町ｃ番ｄ号Ｃビル付近路上において，Ｄ株式会社が所有し，当時の株式会社Ｅ九州支店長Ｆが管理する普通乗用自動車に向け，被告人が，自動装てん式けん銃で弾丸４発を発射し，上記自動車のフロントバンパー等に命中させて損壊し（損害額約３８万１６１０円相当），もって不特定又は多数の者の用に供される場所において，けん銃を発射するとともに，他人の物を損壊した。
（事実認定の補足説明）
１本件の争点
何者かが判示日時場所で株式会社Ｅ九州支店の社用車である判示普通乗用自動車に向けて自動装てん式けん銃で弾丸４発を発射し，同車に命中させて損壊するという銃砲刀剣類所持等取締法違反及び器物損壊の犯行を敢行したことは当事者間に争いがなく，証拠上も明らかである。本件の争点は，①被告人の犯人性（被告人が本件犯行に実行犯として関与したか），②被告人とＡ及びＢとの共謀の有無の２点である。
２認定事実
⑴    証人Ｂ及び同Ａの各公判供述を含む関係各証拠によれば，以下の事実が認められる。
ア被告人，Ａ及びＢ（以下「被告人ら」という。）の関係性本件犯行当時，被告人は，指定暴力団四代目甲會の二次団体乙組本部長兼同組傘下の丙組組長，Ａは乙組組員兼丙組相談役，Ｂは乙組準構成員であった。
イ平成１９年１２月中旬頃から本件犯行前日（平成２０年１月１６日（以下，平成２０年中の日付については，年の記載を省略する。））頃までの状況被告人は，平成１９年１２月中旬頃，Ｂに対し，本件被害車両の車種，色，ナンバーを教示した上で，福岡市ａ区ｂ町にある判示Ｃビル（以下「本件ビル」という。）からの本件被害車両の出入りを確認するよう指示し，以降，本件犯行当日まで，Ｂと共に，本件ビル付近で，本件被害車両の本件ビルへの出入りを確認したり，Ｂをして本件被害車両を追跡させ，その結果を被告人に報告させたりしていた。
被告人は，１月上旬頃，Ａを福岡市ａ区ｅ町にある駐輪場に呼び出し，同所に止めてある原動機付自転車のエンジンのかかりが悪いと告げた。Ａが，バッテリーが駄目になっていると言ったことから，被告人はＡと二人で，交換用のバッテリーを購入するため，車で量販店に向かった。その車中において，被告人は，Ａに対し，「特命が来ました。ちょっと厄介なことなんですけどね」「道具を使う」「体に当てずに乗車中の車に対して発砲する」「間違っても相手にけがさせちゃいかんので，これは自分がやります」などと発言した。その後，被告人は，Ａと共にｅ町の駐輪場に戻り，上記原動機付自転車のバッテリーを，購入した新品のバッテリーに交換した。
後日，被告人は，Ａに対し，上記発言に関し，本件ビルの方を指さして，「そこにＥというゼネコンが入っとるんですけどね，狙いはそこだ」「その社用車に対して発砲する」などと告げるとともに，本件ビルに出入りする車を見ておくよう指示し，Ａは，以後数日間にわたり，被告人と共に本件ビル付近を訪れ，本件ビルに出入りする車を見張るなどした。他方，被告人は，本件犯行の前日又は当日には，作業服と白色長靴を着用して本件ビル付近を歩いたり，更にフルフェイスのヘルメットを被って本件ビル付近を黒っぽい色の原動機付自転車で走行したりしていた。本件犯行の前々日である１月１５日，上下白っぽい服でフルフェイスのヘルメットを被った人物が，黒，緑又は濃い青系統の塗色の原動機付自転車ホンダＡＦ２４型タクトに乗って本件ビル付近を走行していた。本件犯行の前日である１月１６日には，白色かねずみ色っぽいウインドブレーカーの様な上下の格好でフルフェイスのヘルメットを被った男が，本件ビルの周辺を歩きながら本件ビルの様子をうかがっていたほか，白っぽい上下の格好でフルフェイスのヘルメットを被った人物が，本件ビル近くのＧ前付近路上で，黒，緑又は濃い青系統の塗色のホンダＡＦ２４型タクトに乗って本件被害車両を追跡しており，その直後に白っぽい上下作業着様の服，白色長靴を着用した男が，Ｇ前の歩道上を歩いていた。
ウ本件犯行当日（１月１７日）の状況
被告人は，本件犯行当日，Ａが運転する自動車（パジェロ）に同乗してｅ町の駐輪場に行き，同所からは被告人が黒っぽい色の原動機付自転車に乗り換え，Ａはそのまま自車を運転して，本件犯行前に本件ビル付近へ赴いた。
被告人は，午後３時４３分頃，作業服に白色長靴を着用し，フルフェイスのヘルメットを被った格好で黒っぽい色の原動機付自転車に乗り，本件犯行現場から２ブロック離れた場所で自動車（パジェロ）に乗ったＡと合流し，更に，福岡市ａ区ｆ町にある駐車場へ移動してＢと合流すると，Ａに対して，「終わりましたので引き上げましょうか，帰りましょうか」などと述べ，被告人がナンバープレートを，Ａがバッテリーをそれぞれ取り外すなどした上で，その場に上記原動機付自転車を遺棄した。その後，被告人はＡが運転する自動車に同乗し，Ｂは自身の自動車（セルシオ）を運転して，被告人使用車両が止めてあった福岡市ａ区ｇのパチンコ店の立体駐車場に移動した。
本件犯行の実行犯は，本件犯行当日，上下作業着様の服を着て白色長靴を履き，フルフェイスのヘルメットを被り，黒，緑又は濃い青系統の塗色の原動機付自転車ホンダＡＦ２４型タクトに乗って本件ビル付近を走行したり，上記タクトを降りて本件ビルの周辺を歩き回ったりするなどして，本件ビルの様子をうかがっていたが，午後３時４２分頃，本件ビルに戻ってきた本件被害車両の前に立ちふさがり，その前面に向けて自動装てん式けん銃で４発の弾丸を発射して本件犯行に及ぶと，近くに止めてあった上記タクトに乗って逃走した。