平成２４年２月１６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第３７４３３号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１月２６日
判決
山口県下関市＜以下略＞
原告                   Ａ
訴訟代   理人弁   護士       増田利   昭
札幌市中央区＜以下略＞
被告       株式会   社たけ   うち
（旧商号：株式会社Ｈ・Ｓ・Ｃ）
訴訟代   理人弁   護士       小野昌   史
主文
１被告は，原告に対し，５２６万３９２４円及び内金４７９万３９２４円に対する平成２３年１月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は被告の負担とする。
４この判決の第１項は，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，５２７万３３１６円及び内金４７９万３９２４円に対する平成２３年１月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，後記２アの登録商標（以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）の商標権者であった原告が，被告がその経営する店舗において使用する別紙被告標章目録記載の各標章（以下「被告各標章」と総称する。）は，本件商標と類似の商標であって，被告による被告各標章の使用は原告の本件商標権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
原告における本件商標権の取得
ア株式会社タスコシステム（以下「タスコシステム」という。）は，次の登録商標（本件商標）の商標権者であった。
登録番号      第４２６４９７０号
出願日        平成９年５月２７日
設定登録日    平成１１年４月２３日
指定役務      第４２類「そばの提供」
登録商標      別紙商標目録記載のとおり
イタスコシステムは，平成２０年８月１５日，株式会社コレスケイト（以下「コレスケイト」という。）に対し，本件商標権を譲渡し，同月２８日，本件商標権について上記譲渡に係る移転登録がされた。その後，平成２０年１１月４日，本件商標権について存続期間の更新登録がされた（甲１３）。
ウ原告は，平成２１年２月４日，コレスケイトから，本件商標権の譲渡を受け，同月１８日，本件商標権について上記譲渡に係る移転登録がされた。なお，その後原告は，本件商標権を株式会社マックスパートナーに譲渡し，平成２３年３月２３日，本件商標権について上記譲渡に係る移転登録がされた（甲１３）。
被告の行為等
ア被告（旧商号「株式会社Ｈ・Ｓ・Ｃ」）は，遅くとも平成２１年２月１８日から平成２３年１月７日までの間，被告が経営する飲食店である「北前そば高田屋    北３条店」及び「北前そば高田屋    南２条店」（以下，これらを併せて「本件各店舗」という。）において，そばを含む飲食物の提供を行うに当たり，被告各標章を本件各店舗の看板，宣伝用のポスター，チラシ，パンフレット，インターネット上のウェブサイト等に付して，宣伝，広告を行った。
イ被告各標章は，いずれも本件商標と類似する。
また，被告による本件各店舗におけるそばを含む飲食物の提供は，本件商標権の指定役務と同一又は類似する役務に当たる。
３争点
本件の争点は，①被告による本件商標権侵害の不法行為の成否，具体的には，本件商標権について被告が被告主張の「使用権原」を有していたかどうか（争点１），②被告が賠償すべき原告の損害額（争点２）である。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件商標権侵害の不法行為の成否）について
原告の主張
ア被告による被告各標章についての前記第２の２アのとおりの使用（以下「本件使用」という。）は，原告の本件商標権の侵害とみなす行為（商標法３７条１号）に該当し，原告に対する不法行為を構成する。イこれに対し，被告は，後記のとおり，タスコシステムから本件各店舗等に関する営業権（本件商標権を含む。）の譲渡を受けた正華産業株式会社（以下「正華産業」という。）が上記譲渡に係る事業を法人化して被告を設立し，これに伴い本件商標権の使用権原を取得したから，被告による被告各標章についての本件使用は，本件商標権の侵害に当たらない旨主張する。
しかしながら，商標権の移転は，登録をしなければその効力を生じないところ（商標法３５条，特許法９８条１項１号），本件商標権について，タスコシステムから正華産業に対して移転登録はされておらず，かえって，本件商標権は，タスコシステムからコレスケイト，コレスケイトから原告へと順次譲渡され，それぞれ移転登録がされたものであるから，被告の主張は失当である。
被告の主張
タスコシステムは，平成２０年８月１日，正華産業に対し，当時，タスコシステムが経営していた本件各店舗等の飲食店に関するすべての営業権を譲渡し，その営業権の中には，本件商標権も含まれていた。そして，正華産業は，タスコシステムから譲り受けた上記営業権に係る事業を法人化し，被告を設立させたものであり，これに伴い，被告は，本件商標権の使用権原を取得した。
したがって，被告による被告各標章についての本件使用は，本件商標権の使用権原に基づくものであり，本件商標権の侵害に当たらないから，原告主張の不法行為は成立しない。
２争点２（原告の損害額）について
原告の主張
ア使用料相当額
被告による本件使用が原告の本件商標権侵害の不法行為を構成することは，前記１のとおりである。
本件使用がされた平成２１年２月１８日から平成２３年１月７日までの間，被告は，本件各店舗において，別紙損害計算書の「売上」欄の各「売上合計」記載の売上げを計上した。


そして，原告が本件商標の「使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」（商標法３８条３項）（使用料相当額）は，上記売上金額の１％に当たる４７９万３９２４円（別紙損害計算書の「使用料相当損害金」欄記載の合計額）である。
したがって，原告の商標法３８条３項に基づく使用料相当額の損害額は，上記と同額である。
イ弁護士費用
被告による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の原告の損害額は，前記アの損害額の１０％に当たる４７万９３９２円が相当である。
ウまとめ
以上によれば，原告は，被告に対し，本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として５２７万３３１６円（前記ア及びイの合計額）及び内金４７９万３９２４円に対する不法行為の後である平成２３年１月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
被告の主張
原告主張の損害額は争う。
ただし，被告が，平成２１年２月１８日から平成２３年１月７日までの間，本件各店舗において，別紙損害計算書の「売上」欄の各「売上合計」記載の売上げを計上したことは認める。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件商標権侵害の不法行為の成否）
被告各標章が本件商標と類似すること，被告による本件各店舗におけるそばを含む飲食物の提供は，本件商標権の指定役務と同一又は類似する役務に当たることは当事者間に争いがない。
そうすると，被告による被告各標章についての本件使用は，原告の本件商標権の侵害とみなす行為（商標法３７条１号）に該当し，原告に対する本件商標権侵害の不法行為を構成するというべきである。
これに対し，被告は，タスコシステムから本件商標権を含む本件各店舗等の飲食店に関するすべての営業権の譲渡を受けた正華産業が，上記譲渡に係る事業を法人化して被告を設立させ，これに伴い被告は，本件商標権の使用権原を取得したものであり，被告による本件使用は，上記使用権原に基づくものであるから，本件商標権の侵害に当たらない旨主張する。しかしながら，商標権の譲渡（移転）は，登録をしなければ，その効力を生じないところ（商標法３５条において準用する特許法９８条１項１号），被告が主張するタスコシステムから正華産業への本件商標権の譲渡については，その登録がされたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると，被告による本件使用が本件商標権の使用権原に基づくとの被告の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。
２争点２（原告の損害額）
使用料相当額
本件使用がされた平成２１年２月１８日から平成２３年１月７日までの間，被告が，本件各店舗において，別紙損害計算書の「売上」欄の各「売上合計」記載の売上げを計上したことは当事者間に争いがない。そして，証拠（甲１４ないし１８）及び弁論の全趣旨によれば，本件商標の使用料相当額は，売上金額の１％と認めるのが相当である。そうすると，本件使用に係る原告の商標法３８条３項に基づく使用料相当額の損害額は，原告の主張するとおり，別紙損害計算書の「使用料相当損害金」欄記載の合計額４７９万３９２４円と認められる。
弁護士費用
被告による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の原告の損害額は，本件事案の内容，審理の経過等諸般の事情を考慮し，４７万円と認めるのが相当である。
まとめ
以上によれば，原告は，被告に対し，本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として５２６万３９２４円（前記との合計額）及び内金４７９万３９２４円に対する不法行為の後である平成２３年１月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるというべきである。
３結論
以上によれば，原告の請求は，５２６万３９２４円及び内金４７９万３９２４円に対する平成２３年１月８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし，その余は理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用については，民事訴訟法６４条ただし書の規定により被告に全部負担させることとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        大鷹一   郎
裁判官        大西勝   滋
裁判官        上田真   史
（別紙）                    被告標章目録
１    北前そば高田屋
※標準文字。字体は問わない。
２３４                                  ５６                                  ７８９
１０
１１
（別紙）                    商標目録（別紙）                    損害計算書
使用料相当損害金


平成２５年１月１７日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１４６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月１０日
判決
原告         株式会   社スタ   ー
訴訟代   理人弁   護士         橋爪    健
弁理士          近藤    豊
被告           Ｙ
訴訟代   理人弁   護士         伊藤    真
平井佑   希
弁理士          梶原克   彦
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が無効２０１１－８００１６８号事件について平成２４年３月２６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，請求項１ないし４の発明の進歩性（容易想到性）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「板金用引出装置とそれに使用する引出補助具」とする発明に係る特許第４５５１５８７号の特許権者である（平成１３年６月１４日特許出願，優先日平成１２年１０月３０日，登録日平成２２年７月１６日，登録時の請求項の数は４）。
これに対し，原告は，平成２３年９月１３日，請求項１ないし４に係る特許につき無効審判請求をしたところ（無効２０１１－８００１６８号），特許庁は，平成２４年３月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年４月５日に原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許は，自動車等の板金の際に，凹んだ面を引き出して補修するための引出装置等に関する発明に係り，請求項の数は前記のとおり４であり，その特許請求の範囲は以下のとおりである（構成の分説は審決による）。
【請求項１（本件発明１）】
「Ａ．板金面を引き出すための板金用引出装置であって，Ｂ．シャフト（２４，８１）またはロッドを備えている引出具（２，８)と，Ｃ．該引出具（２，８）に着脱自在に取り付けできる引出補助具（３）とＤ．の組み合わせを含み，
Ｅ．前記引出補助具（３）は，
Ｅ－１．グリップ（３０）と，
Ｅ－２．中空部（３１０）と，
Ｅ－３．該中空部（３１０）に通じている後部側の貫通孔（３１４）を有する補
助具本体（３１）と，
Ｅ－４．前記後部側の貫通孔（３１４）に挿入され前記補助具本体（３１）に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる前記引出具（２，８）のシャフト（２４，８１）またはロッドを着脱自在に保持する装着部（３５）と，Ｅ－５．前記中空部（３１０）の中で回動自在に軸支されており，前記引出具（２，８）のシャフト（２４，８１）またはロッドが通り抜け，かつ前記中空部（３１０）の中で前記装着部（３５）と当接し前記装着部（３５）の進退方向と同じ方向に動
かす操作レバー（３２）と，
Ｅ－６．前記装着部（３５）を進行させる方向に付勢する手段（３６）と，Ｅ－７．前記補助具本体（３１）の前部側に設けられている脚部（３４）と，
を備え，
Ｆ．前記装着部（３５）は，
Ｆ－１．筒状の装着部本体（３５２）と，
Ｆ－２．前記補助具本体（３１）の後部側に露出しており前記装着部本体（３５２）に螺合して装着部（３５）全体の長さを調整する筒状の調整部（３５４）を有
し，
Ｇ．前記引出補助具（３）は，前記引出具のシャフト（２４，８１）またはロッドを前記装着部（３５）に嵌め入れて通すことにより前記引出具（２，８）に装着
される，
Ｈ．板金用引出装置。」
【請求項２（本件発明２）】
「Ｉ．板金面を引き出す２種類以上の引出具（２）を有し，Ｊ．該２種類以上の引出具（２）はシャフト（２４，８１）またはロッドの先端部に設けられた取着部の少なくとも機能または構造を異にし，引出補助具（３）に
対して選択的に組み合わされる，
Ｋ．請求項１に記載の板金用引出装置。」
【請求項３（本件発明３）】
「Ｌ．２種類以上の引出具は，溶接チップを備えたものと引掛部を備えたものを
含んでいる，
Ｍ．請求項２記載の板金用引出装置。」
【請求項４（本件発明４）】
「Ｎ．シャフト（２４，８１）またはロッドを備え，板金面を引き出すための引出具（２，８）と協働して板金面を引き出す引出補助具（３）であって，Ｐ．グリップ（３０）と，中空部（３１０）と，該中空部（３１０）に通じている後部側の貫通孔（３１４）を有する補助具本体（３１）と，Ｑ．前記後部側の貫通孔（３１４）に挿入され前記補助具本体（３１）に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる前記引出具（２，８）のシャフト（２４，８１）またはロッドを着脱自在に保持する装着部（３５）と，Ｒ．前記中空部（３１０）の中で回動自在に軸支されており，前記引出具（２，８）のシャフト（２４，８１）またはロッドが通り抜け，かつ前記中空部（３１０）の中で前記装着部と（３５）当接し前記装着部（３５）の進退方向と同じ方向に動
かす操作レバー（３２）と，
Ｓ．前記装着部（３５）を進行させる方向に付勢する手段と，Ｔ．前記補助具本体（３１）の前部側に設けられている脚部（３４）と，
を備え，
Ｕ．前記装着部（３５）は，
Ｕ－１．筒状の装着部本体（３５２）と，
Ｕ－２．前記補助具本体（３１）の後部側に露出しており前記装着部本体（３５２）に螺合して装着部（３５）全体の長さを調整する筒状の調整部（３５４）を有
し，


Ｖ．前記引出具のシャフト（２４，８１）またはロッドを前記装着部（３５）に嵌め入れて通すことにより前記引出具（２，８）に装着される，Ｗ．引出補助具。」
３審判で主張された無効理由
(1)無効理由１
本件発明１は，本件優先日当時，下記甲第１号証に記載された発明に下記甲第２，第３号証に記載された発明ないし技術的事項を適用することにより，当業者において容易に発明することができたもので，進歩性を欠く。本件発明２，３は，いずれも，本件優先日当時，下記甲第１号証に記載された発明に下記甲第２，第３号証に記載された発明ないし技術的事項及び下記甲第４，第５号証に記載された周知技術を適用することにより，当業者において容易に発明することができたもので，進歩性を欠く。
本件発明４は，本件優先日当時，下記甲第１号証に記載された発明に下記甲第２，第３号証に記載された発明ないし技術的事項を適用することにより，当業者において容易に発明することができたもので，進歩性を欠く。
【甲第１号証】特許第２８７６４０２号公報
【甲第２号証】米国特許第４０５０２７１号明細書
【甲第３号証】特開平９－２０６８３３号公報
【甲第４号証】特開平４－３６７３１８号公報
【甲第５号証】特開平９－３１４２３１号公報
(2)無効理由２－１
本件明細書の発明の詳細な説明には，着脱可能な引出具を引出補助具に装着し，引出具に凹部の引出しに要する力を伝え，補修を行うことを可能とするべく，シャフト装着部がシャフト基端部に形成されたフランジ部に当たるように形成されるという，作用効果を奏する上で必須の構成が記載されておらず，本件発明１の特許請求の範囲にいう，着脱可能な引出具と引出補助具により，板金面の凹部の引出し，補修を行う部分は，本件明細書の発明の詳細な説明を超えるものである。また，本件発明１の技術的範囲には，シャフト装着部がシャフト基端部に形成されたフランジに当たらない構成も含まれるものと解されるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，かかる構成について記載していない。そうすると，本件発明１，その従属項に係る発明である本件発明２，３は，いずれもサポート要件（特許法３６条６項１号）に違反する。
(3)無効理由２－２
前記(2)のとおり，本件明細書には本件発明１の作用効果を奏する上で必須の構成が記載されていないし，本件発明１の技術的範囲には，シャフト装着部がシャフト基端部に形成されたフランジに当たらない構成も含まれるから，本件発明１，その従属項に係る発明である本件発明２，３の特許請求の範囲の記載は不明確である（特許法３６条６項２号）。
４審決の理由の要点
(1)無効理由１についての審決判断
【甲第１号証に記載された甲１発明】
「シャフト（１２）と，該シャフト（１２）の先端部に配設し板金面に溶着可能なビット（１５）を備えた第１の操作手段（１０）と，該第１の操作手段（１０）のシャフト（１２）を支持する支持部（５０）を備え，手動操作により前記第１の操作手段（１０）を引き上げる第２の操作手段（２０）
と，
該第２の操作手段（２０）を着脱可能に支承する脚体（９０）とを具備し，
前記第２の操作手段（２０）を，
取手部（３１）と，脚体９０によって支承される左右一対の腕杆（３３Ａ，３３Ｂ）と，前記シャフト（１２）案内用の貫通孔（３４）と，連結アーム（６０）を軸支する突出部（３５Ａ，３５Ｂ）を備えたメインレバー（３０）と，取手部（４１）と，くり抜き部（４２）に配設し前記第１の操作手段（１０）を支持する支持部（５０）と，前記連結アーム（６０）の他端を軸支する突出部（４４Ａ，４４Ｂ）を備えたセカンドレバー（４０）と，
このメインレバー（３０）とセカンドレバー（４０）との間に介在させたばね（１４）を含んで構成し，
前記支持部（５０）は，中央貫通孔（５２）にめねじ部を形成した支持部材（５１）を前記くり抜き部（４２）内に収容し，ねじ（４８，４９）により前記セカンドレバー（４０）に固定して構成され，前記支持部材（５１）の貫通孔（５２）と前記シャフト（１２）のねじ部（１３）が螺合し，前記第１の操作手段（１０）は前記第２の操作手段（２０）に前記連結アーム（６０）により回動自在に支持され
るものであり，
上記ばね（１４）により前記セカンドレバー（４０）を付勢させ，前記メインレバー（３０）とセカンドレバー（４０）間を前記ばね（１４）に抗しながらつぼめ
て板金面の引き出しを行う，
板金用引出し具。」
【本件発明１と甲１発明の一致点】
「板金面を引き出すための板金用引出装置であって，シャフトを備えている引出具と，引出補助具との組み合わせを含み，引出補助具は，グリップを有する引出補助具本体と，脚部と，操作レバーと，操作レバー進行させる方向に付勢する手段と，引出具を装着する装着部と，ビット位置を調整する調整部を備える板金用引出装置。」である点
【本件発明１と甲１発明の相違点】
・相違点１
本件発明１は，引出補助具の補助具本体が，「中空部と，該中空部に通じている後部側の貫通孔を有」し，「引出補助具」の「操作レバー」が，「補助具本体」の「中空部の中で回動可能に軸支され」，「中空部の中で装着部と当接」するものであるのに対して，甲１発明の第２の操作手段（２０）のメインレバー（３０）はそのような中空部，貫通孔を有せず，甲１発明のセカンドレバーは，中空部の中で軸支されるものではないし，装着部と当接するものでもない点。
・相違点２


本件発明１は，引出補助具が，「後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する装着部」を備え，前記装着部は，「筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有」するものであり，これによって，引出補助具は引出具に，「引出具のシャフトまたはロッドを装着部に嵌め入れて通すことにより」，着脱自在に取り付けできるものであるのに対して，甲１発明には，装着部と同様にシャフトを支持する支持部はあるものの，支持部は，「後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に」設けられているものではなく，また，支持部材の貫通孔とシャフトのねじ部が螺合するから，支持部は，「嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する」装着部を有せず，さらに，支持部は，本件発明１の調整部の機能と同様の調整機能をなすものではあるものの，「補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状」のものではなく，結果として，第１の操作手段と第２の操作手段は着脱できない点。【本件発明１と甲１発明の相違点に係る構成の容易想到性の判断（４９～５１頁）】
「甲第２号証には，本件発明１のグリップと操作レバーに相当する，『ハンドル１４』と『可動ハンドル２０』は記載されているものの，本件発明１の引出具に相当する『スライドロッド７４』は，本件発明１の引出補助具に相当する『フレーム部材１２』の中に組み込まれているものであるから，相違点１に係る，『引出補助具の補助具本体』が，『中空部と，該中空部に通じている後部側の貫通孔を有』し，『引出補助具』の『操作レバー』が，『補助具本体』の『中空部の中で回動可能に軸支され』，『中空部の中で装着部と当接』する点，及び，相違点２に係る，引出補助具が，『後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する装着部』を備え，前記装着部は，『筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有』するものであり，これによって，引出補助具は引出具に，『引出具のシャフトまたはロッドを装着部に嵌め入れて通すことにより』，着脱自在に取り付けできるものである点は，記載も示唆もされていない。甲第３号証にも，本件発明１のグリップと操作レバーに相当する，『ハンドル２』と『ハンドル１』は記載されているものの，本件発明１の引出具に相当する『ワッシャー引出し治具１５』は，本件発明１の引出補助具に相当する『自動車修理用パネル引出工具』の中に組み込まれているものであるから，相違点１に係る，『引出補助具の補助具本体』が，『中空部と，該中空部に通じている後部側の貫通孔を有』し，『引出補助具』の『操作レバー』が，『補助具本体』の『中空部の中で回動可能に軸支され』，『中空部の中で装着部と当接』する点，及び，相違点２に係る，引出補助具が，『後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する装着部』を備え，前記装着部は，『筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有』するものであり，これによって，引出補助具は引出具に，『引出具のシャフトまたはロッドを装着部に嵌め入れて通すことにより』，着脱自在に取り付けできるものである点は，記載も示唆もされていない。甲第４号証には，本件発明１の引出具に相当する『鈑金均し装置』のみが記載され，本件発明１の引出補助具に相当する記載はない。
甲第５号証には，本件発明１の操作レバーに相当する，『シャフト操作用レバー（４）』は記載されているものの，本件発明１の引出具に相当する『プーラ用シャフト（３）』は，本件発明１の引出補助具に相当する『当接用支持基体（１）』の中に組み込まれているものであるから，相違点１に係る，『引出補助具の補助具本体』が，『中空部と，該中空部に通じている後部側の貫通孔を有』し，『引出補助具』の『操作レバー』が，『補助具本体』の『中空部の中で回動可能に軸支され』，『中空部の中で装着部と当接』する点，及び，相違点２に係る，引出補助具が，『後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する装着部』を備え，前記装着部は，『筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有』するものであり，これによって，引出補助具は引出具に，『引出具のシャフトまたはロッドを装着部に嵌め入れて通すことにより』，着脱自在に取り付けできるものである点は，記載も示唆もされていない。
甲第６，７号証には，板金引出しに関する記載はない。甲第８号証には，本件発明１の引出具に相当する『鈑金用具１０』のみが記載され，本件発明１の引出補助具に相当する記載はない。
甲第９，１０号証には，本件発明１の引出具に相当する『鈑金用具１０』のみが記載され，本件発明１の引出補助具に相当する記載はない。
そして，上記相違点１，２は，当業者にとって自明な事項でもない。してみれば，本件発明１が，甲第１号証ないし甲第１０号証に記載された発明に基づいて容易に発明できたものとすることはできない。」


【本件発明２と甲１発明の相違点に係る構成の容易想到性の判断（５１頁）】「本件発明１は甲各号証記載の発明に基づいて容易に発明できたものでないから，本件発明２の分説Ｉ，Ｋ（判決注：『Ｊ』の誤り）に係る発明特定事項（判決注：『板金面を引き出す２種類以上の引出具（２）を有し，』との構成及び『該２種類以上の引出具（２）はシャフト（２４，８１）またはロッドの先端部に設けられた取着部の少なくとも機能または構造を異にし，引出補助具（３）に対して選択的に組み合わされる，』との構成）が甲第３号証に記載されていたとしても，本件発明１に従属する本件発明２が甲第１号証ないし甲第１０号証に記載された発明に基づいて容易に発明できたものであるとすることはできない。」【本件発明３と甲１発明の相違点に係る構成の容易想到性の判断（５１頁）】「本件発明１は甲各号証記載の発明に基づいて容易に発明できたものでないから，本件発明３の分説Ｌに係る発明特定事項（判決注：『２種類以上の引出具は，溶接チップを備えたものと引掛部を備えたものを含んでいる，』との構成）が甲第１号証，甲第３ないし５号証に記載されていたとしても，本件発明１に従属する本件発明３が甲第１号証ないし甲第１０号証に記載された発明に基づいて容易に発明できたものであるとすることはできない。」
【本件発明４と甲１発明の一致点】
「板金面を引き出すための引出補助具であって，シャフトを備えている引出具と協働するものであり，引出補助具は，グリップを有する引出補助具本体と，脚部と，操作レバーと，操作レバー進行させる方向に付勢する手段と，引出具を装着する装着部と，ビット位置を調整する調整部を備える板金用引出装置。」
【本件発明４と甲１発明の相違点】
・相違点３
本件発明４は，引出補助具の補助具本体が，「中空部と，該中空部に通じている後部側の貫通孔を有」し，「引出補助具」の「操作レバー」が，「補助具本体」の「中空部の中で回動可能に軸支され」，「中空部の中で装着部と当接」するものであるのに対して，甲１発明の第２の操作手段（２０）のメインレバー（３０）はそのような中空部，貫通孔を有せず，甲１発明のセカンドレバーは，中空部の中で軸支されものではないし，装着部と当接するものでもない点。
・相違点４
本件発明４は，引出補助具が，「後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する装着部」を備え，前記装着部は，「筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有」するものであり，これによって，引出補助具は引出具に，「引出具のシャフトまたはロッドを装着部に嵌め入れて通すことにより」，着脱自在に取り付けできるものであるのに対して，甲１発明には，装着部と同様にシャフトを支持する支持部はあるものの，支持部は，「後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に」設けられているものではなく，また，支持部材の貫通孔とシャフトのねじ部が螺合するから，支持部は，「嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する」装着部を有せず，さらに，支持部は，本件発明１の調整部の機能と同様の調整機能をなすものではあるものの，「補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状」のものではなく，結果として，第１の操作手段と第２の操作手段は着脱できない点。【本件発明４と甲１発明の相違点に係る構成の容易想到性の判断（５２頁）】「相違点３，４に関して，甲第２ないし１０号証をみると，本件発明１と同様に，各甲号証のいずれにも，相違点３，４について記載されていないし，示唆もされていない。そして，上記相違点３，４は，当業者にとって自明な事項でもない。してみれば，本件発明４が，甲第１号証ないし甲第１０号証に記載された発明に基づいて容易に発明できたものとすることはできない。」
(2)無効理由２－１，２－２についての審決判断「本件特許明細書の【図１】は，『本発明に係る板金用引出装置の第１の実施の形態を示し，この板金用引出装置を引出具と引出補助具に分離した状態を示す説明図。』であり，【図２】は，『引出具に引出補助具を装着して，凹部の引き出し作業を行っている状態を示す縦断面図。』である。


そして，これらに対応する明細書の段落【００２７】の記載によれば，引出具２のフランジ部２４２が，引出補助具３のシャフト装着部３５に接すること，同じく，明細書の段落【００３６】，【００３７】の記載によれば，装着部３５の調整部３５４にはフランジ３５３があって，これが引出具２のフランジ部２４２に接するものであり，この，フランジ３５３とフランジ部２４２が接した状態が，引出具２が引出補助具３に装着された状態であり，それが，【図２】に示される，作業を行っている状態であることが明らかである。そして，このようなフランジ部同士が接して押力を伝える場合，例えば，フランジ部間にワッシャやカラーなどのスペーサーを介入させれば，フランジ部間の距離を調整しつつ押力を伝えることができるのは，本件明細書に接した当業者にとって自明な事項であるから，『（シャフト）装着部がシャフトの基端部に形成されたフランジ部に当たらない』構成は，明細書の記載から自明な事項の範囲にあり，特許請求の範囲に，（シャフト）装着部はシャフトの基端部に形成されたフランジ部に『当たる』ことが可能に形成されていることが記載されていないことをもって，発明の明確性を欠くものとすることはできない。さらにいえば，本件発明１は，『引出補助具（３）』の『装着部（３５）』が，『引出具（２，８）』の『シャフト（２４，８１）またはロッド』を，『着脱自在に保持』することによって，明細書記載の所期の目的を達成することは明らかであるから，発明特定事項としては，『装着部（３５）』が『着脱自在に保持』することが記載されていれば充分なのであって，保持の具体的構成である『フランジ部』までも記載する必要はない。本件の特許請求の範囲の請求項１には，引出補助具（３）が備える装着部（３５）が，『嵌め入れられる前記引出具（２，８）のシャフト（２４，８１）またはロッドを着脱自在に保持する』と記載されているから，装着部（３５）の構成は『シャフトまたはロッドを保持する』点に関して明確であって，請求項１の記載に不足はない。してみれば，本件発明１，及び，本件発明１を引用する本件発明２，並びに，本件発明３が特許法３６条６項２号に規定に違反して特許されたものとすることはできない。」
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（甲１発明の認定の誤り）
甲第１号証の段落【０００１】ないし【０００３】，【０００６】，【００１３】ないし【００１５】，【００１８】，【００２３】，【００３１】の各記載及び図５に照らせば，甲第１号証の第２の操作手段（２０）は，脚体（９０）によって取り外し自在に又は回動自在に支持されており（支承），したがって脚体（９０）は腕杆（３３Ａ，３３Ｂ）に着脱可能ないし着脱自在で，脚体を腕杆から取り外した状態では，第１の操作手段（１０）だけでも板金面の荒出し作業が可能なものであることが明らかである。そうすると，甲１発明の第１の操作手段（１０）は，本件発明１の引出具（２又は８）と同等の作用効果を奏する。
ところで，甲第１号証にみられるように，シャフト（１２）の略中央部から基端部にかけてねじ部（１３）を設け，このねじ部（１３）が第２の操作手段（２０）の支持部（５０）に螺合するようにし，第１の操作手段（１０）を第２の操作手段（２０）に回動自在に支持されるようにすることは，板金引出具の技術分野における本件優先日当時の当業者の技術常識ないし周知技術であった。凹部を補修する板金用引出具の開発には方向性があるところ（甲１の段落【０００２】，【０００３】参照），パネル（車体を構成する鋼板）を外部から引き出す方式の板金引出具も，ハンドル，シャフト，ピット，ハンマの前三者ないし全部を具備する板金引出具も，本件優先日前に既に周知であった。甲第１号証の板金引出具（第１の操作手段（１０））は耐久品であり，部品であるビット（１５）やシャフト（１２）等を消耗等に伴って交換して使用するものであるため，第２の操作手段（２０）に対して回動可能，着脱可能（分離可能）に構成されているが，かかる構成を採用することも，板金引出具の技術分野における本件優先日当時の当業者の技術常識ないし周知技術にすぎなかった。そうすると，甲１発明は，第１の操作手段（１０）を用いて荒出し作業をするとともに，第１の操作手段（１０）と第２の操作手段（２０）を組み合わせて細部の引出し作業をする板金引出具の技術的思想を内在しているものである。しかるに，審決は，「原告が，・・・第２の操作手段が『着脱可能』であるとした理由は，甲１発明の１の第２の操作手段（２０）が，第１の操作手段（１０）に組み付けられている点を根拠として，組み付けられたものである以上，分解することにより着脱も『可能』であり，さらに，『着脱自在』と『着脱可能』は大きな違いではないというものであるところ，甲第１号証には，第１の操作手段（１０）と第２の操作手段（２０）を着脱して使用する点の記載も示唆もないのであるから，この理由は，引出具と引出補助具を着脱するという本件発明１によって公知となった発明をみて，甲１発明の１を事後的・主観的に解釈したもので，いわば後知恵によるものである。」と認定判断したが（３９頁），かかる認定判断は誤りである。２取消事由２（本件発明１の技術的意義の把握の誤り及び一致点・相違点の認定の誤り）


(1)まず，本件発明１の特許請求の範囲にいう２箇所の「着脱自在」の語の意味は統一して解釈されるべきものであるが，上記「着脱自在」は，特許請求の範囲の記載に照らしても，日常用語の例に照らしても，その技術的な意味が一義的に明らかでない（板金加工の技術分野においても，「着脱自在」の語の技術的意義が必ずしも常に一義的に明確であるとはいえないし，乙２，３でも，ボルトをネジに螺入させることで固定し，ボルトとネジの螺合を解除することで固定を解除するという意味合いで「着脱自在」の語が使用されているから，分解組立て作業を伴う態様も「着脱自在」に含まれているといい得る。）。そこで，本件明細書の発明の詳細な説明のうち段落【００２２】，【００２３】，【００２５】，【００３５】，【００４９】，【００５０】，【００５２】，【００５３】の記載を参酌すると，フック（８２，８４）はシャフト（８１）を固定する部品であって（段落【００５２】，【００５３】参照），シャフト（８１）を備えた引出具（８）を引出補助具（３）に着脱する際には，シャフト（８１）に対するフック（８２，８４）の取付け作業，取外し作業を必然的に伴うことが明らかである。したがって，フック（８２，８４）を取付けたシャフト（８１）を備える引出具（８）は，引出補助具（３）に対して着脱可能である。他方で，本件発明１等においては「着脱自在」は「着脱可能」を含むから（段落【００３５】参照），本件発明１にいう「着脱自在」とは，着脱に当たって，分解組立て作業を伴うことなく，取付け，取外しができる場合のみならず，着脱に当たって，分解組立て作業を伴って，取付け，取外しができる場合（着脱可能な場合）をも文理上包含する。
そうすると，本件発明１にいう「着脱自在」を，分解組立て作業を伴うことなく取付け，取外しができる態様に限定する必要はなく，この旨をいう審決の本件発明１の技術的意義の把握の仕方（３７頁）は誤りである。なお，本件発明１の板金用引出装置では，引出具のみで使用が可能であるとともに，引出補助具と組み合わせて使用することも可能であり，後者の場合には，引出具による凹部の引き出しに要する力を引出補助具で調整しながら凹部の補修を行う。(2)前記１のとおり，審決は甲１発明の認定を誤っているし，前記２(1)のとおり，本件発明１の技術的意義の把握を誤っているから，これらを前提としてした甲１発明と本件発明１の一致点・相違点の認定は誤りである。３取消事由３（相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り）(1)甲１発明が解決すべき技術的課題は，①熟練を要することなく板金作業を迅速，確実に行い，かつ板金面の平滑化を容易に達成できるようにする，②荒出し，細部引出しの２段階で凹部の引出作業を行う場合に，引き出すべき凹部が比較的小領域であるときでも，特殊な場所にあるときでも，細やかに，微妙な力を加えながら凹部を引き出すのに便利である，③凹部の具合に応じて最適な引出加減を予め設定でき，かつ引出状態を目視で確認しながら引出作業を行うことができる，との要請に適う板金用引出具の提供である一方，本件発明１が解決すべき技術的課題も，①凹み面の過度の引出しを防止するとともに，施工箇所に応じ引出具，引出補助具を選択的に組み合わせて，効率よく凹部を引き出せるようにする，②凹部が大きい（広い）場合には引出具のみを使用して凹部の引出しを行い，凹部が小さい（狭い）場合には，引出具に引出補助具を装着し，引出補助具で引出具が凹部を引き出す力を加減して，凹部を必要十分に引き出せるようにする，引出装置，引出補助具の提供であるから，両発明の技術的課題は共通である。
(2)甲１発明と本件発明１の相違点１は，甲１発明の第２の操作手段（２０）のセカンドレバー（４０）側に設けた「くり抜き部４２と，該くり抜き部４２に通じている貫通孔５２を有」し，「左右一対の突出部４４Ａ，４４Ｂにおいて回動可能に軸支され」，「くり抜き部４２の中で角筒状の支持部５０と当接」する構成を，グリップ（３０）側に設ける点にあり，単なる設計上の差異にすぎない。そうすると，前記(1)の技術的課題の共通性にもかんがみれば，当業者であれば，上記相違点に係る構成に容易に想到できたというべきである。
(3)甲第３，第５，第８ないし第１０号証で開示されている技術的事項にかんがみれば，①凹部が広い（大きい）場合に引出具を単独で使用して凹部の補修を行うこと，②施工箇所に適した引出具を選択的に組み合わせることによって，効率よく凹部を引き出すこと程度は，板金加工の分野の当業者に自明な技術的課題であるか，又は当業者の技術常識にすぎない。そうすると，本件発明１等の技術的課題も，当業者に自明なものにすぎないか，上記甲第３号証等で開示された自明な技術的課題を捨象すれば，あるいは甲第１号証に，前記(1)の①ないし③に加えて，④板金を必要とする箇所の金属疲労が少ないという技術的メリットが記載されていることに照らせば，甲第１号証の技術的課題と格別相違しないものにすぎない。ところで，甲第２号証の技術的課題は，①連続的に観察，監視しながら，くぼみ部分を簡単かつ迅速に矯正できる，改善されたくぼみ矯正装置を提供すること，②くぼみ領域の過度の引張り出しを防止する，改善されたくぼみ矯正装置を提供することにあるが，同書証にいう従動部材（１１６）は，スライドロッド（７４）を引込方向に移動させる手段であり，本件発明１の「装着部」に相当し，「フレーム部材（１２）の後部側の貫通孔に挿入され静止ハンドル（１６）に対して進退自在」であり，また本件発明１にいう「後部側の貫通孔（３１４）に挿入され補助具本体（３１）（グリツプ（３０））に対して進退自在に」の構成を具備し，本件発明１にいう「嵌め入れるスライドロッド（７４）を上下方向に可動自在に保持する」構成を具備する（なお，従動部材（１１６）は，その作用ないし機能として，可動ハンドル（２０）ないしバネ（８０）から受ける力をスライドロッド（７４）に伝えるための部材であるということができるから，かかる趣旨でスライドロッド（７４）を支えているということができる。）。


そうすると，甲１発明に甲第２号証等に記載された周知技術を適用することにより，本件優先日当時，当業者において相違点２に係る構成に容易に想到することができたというべきである。しかるに，審決は，甲１発明の支持部（５０）は，「後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在」に設けられているものではなく，甲１の支持部材の貫通孔とシャフトのねじ部は螺合するから，上記支持部は「嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する」装着部を有せず，さらに，「補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状」のものではないと認定して，相違点２に係る構成の容易想到性を否定するが，この判断は誤りである。
(4)上記のとおり，甲１発明に甲第２ないし第５，第８ないし第１０号証に記載の周知技術を適用することにより，本件優先日当時，当業者において本件発明１を容易に発明することができたものであるから，本件発明１ないし３の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである。
また，審決がした甲１発明と本件発明４の相違点３の容易想到性判断は，甲１発明と本件発明１の相違点１の容易想到性判断と同様に誤りであり，甲１発明と本件発明４の相違点４の容易想到性判断も，甲１発明と本件発明１の相違点２の容易想到性判断と同様に誤りである。したがって，本件発明４の容易想到性を否定した審決の判断も誤りである。
４取消事由４（サポート要件違反及び明確性要件違反の判断の誤り）本件発明１の目的は本件明細書の段落【０００７】のとおりであるところ，引出具と引出補助具により板金面の凹部の引き出し，補修を行うためには，シャフト装着部（３５）がシャフト（２４）の基端部に形成されたフランジ部（２４２）に当たり引出具と引出補助具が協動する構成をとることが必須である。しかしながら，本件発明１の特許請求の範囲にはかかる構成が記載されておらず，技術的課題を達成するための構成が不明瞭である。したがって，本件発明１にいう「着脱自在」は不明確であって，本件発明１ないし３には明確性要件違反がある。また，同様の理由で，本件発明１ないし３は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載のない発明を含むものであるから，サポート要件違反がある。したがって，上記結論に反する審決の判断には誤りがある。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１に対し
組立作業を伴って第１の操作手段を第２の操作手段に取り付けることが可能であること，第１の引出具だけでも板金面の荒出し作業が可能であること，第１の操作手段と第２の操作手段とは，分離が可能で，着脱可能な構成を有していることは，いずれも甲第１号証に記載されていない。
本件発明１にいう「着脱自在」は分解組立て作業を伴わないものを指すし，甲第１号証では，先端のビットを取り外し，ハンドルを何度も回すなどして第１の操作手段を分解しなければ，第１の操作手段と第２の操作手段を分離することができないのであって，第１号証の器具は到底着脱自在といえるものではない。したがって，審決がした甲１発明の認定に誤りはない。
２取消事由２に対し
審決は，本件発明１の特許請求の範囲の記載のみならず，本件明細書の発明の詳細な説明も参酌して本件発明１にいう「着脱自在」の意義を解釈したものであるが，上記「着脱自在」の語の意義は，国語辞典（乙１）に記載されているような，一般的な用語法によるもの（着けたり，脱いだりすることが思いのままであること）と同一であり，その内容は特許請求の範囲の記載自体から既に明確である。本件明細書の段落【００２１】ないし【００２３】，【００４４】や図５を参酌してみても，本件発明１にいう「着脱自在」は，審決が認定判断するとおり，「着脱に当たって，分解組立て作業を伴うことなく，引出補助具（３）は引出具（２，８）に取り付けできる」ことを意味するし，原告ないし原告代表者が出願した他の特許公報（乙２）においても，本件出願前後にされた他の出願人による特許公報（乙３～７）においても，「着脱自在」の語は上記と同様の意味で用いられている。また，本件明細書の段落【００３５】，【００５０】，【００５３】で使用されている「着脱可能」の語は，分解組立て作業を伴う場合について用いられているから，これらの段落で「着脱可能」の語が用いられているからといって，本件明細書において「着脱自在」と「着脱可能」が同義であることにはならない。加えて，原告は審決がした甲１発明と本件発明１の一致点・相違点の認定のうち，具体的にどの点に誤りがあるのか，明らかにしない。
したがって，審決による本件発明１の技術的意義の把握に誤りはないし，甲１発明と本件発明１の一致点・相違点の認定にも誤りはない。
３取消事由３に対し
(1)甲１発明のくりぬき部（４２）は本件発明１の「中空部（３１０）」に当たり得ないし，本件発明１等の技術的課題である，「施工箇所に適合した引出具を引出補助具と選択的に組み合わせることによって，効率よく凹んだ箇所を引き出すこと，及び凹部が広い（大きい）場合には引出具を単独で使用して凹部の補修を行うことができ，凹部が狭い（小さい）場合には引出具に引出補助具を装着し，引出具による凹部の引き出しに要する力を引出補助具で調整しながら凹部の補修を行う」ことは甲第１号証に記載されていないから，甲１発明と本件発明１とは解決すべき技術的課題が異なる。
そうすると，相違点１に係る構成の容易想到性を否定した審決の判断に誤りはない。


(2)本件各発明の「目的は，凹み面の過度の引き出しを防止することができ，また施工箇所に適合した引出具を引出補助具と選択的に組み合わせることによって，効率よく凹んだ箇所を引き出すことのできる板金用引出装置とそれに使用する引出補助具を提供すること」及び「凹部が広い（大きい）場合には引出具を単独で使用して凹部の補修を行うことができ，凹部が狭い（小さい）場合には引出具に引出補助具を装着し，引出具による凹部の引き出しに要する力を引出補助具で調整しながら，凹部の補修を行うことができるようにした板金用引出装置とそれに使用する引出補助具を提供することにある」ところ，かかる技術的課題は，甲第１号証にも，甲第２号ないし第１０号証のいずれにも記載されていない。そうすると，甲第１ないし第１０号証には，本件発明１との相違点に係る構成に至る動機付けがない。また，甲第２号証の従動部材（１１６）が，スライドロッド（７４）上にスライド可能に支持されているかどうか明らかではないし，仮に従動部材（１１６）がスライドロッド（７４）上にスライド可能に支持されているとしても，従動部材（１１６）は，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを「着脱自在に保持する」ものでも，「筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有」するものでもなく，本件発明１の「装着部」と機能，構造が異なる。したがって，甲第２号証の従動部材（１１６）は，本件発明１の「装着部」に相当するものではなく，また本件発明１にいう「後部側の貫通孔（３１４）」に挿入されるものでもない。そして，審決が説示するとおり，甲第３ないし甲第１０号証には，本件発明１と甲１発明との相違点に係る全ての発明特定事項は記載も示唆もない。
そうすると，相違点１は甲１発明に甲第２ないし第１０号証に記載の技術的事項を適用することで当業者が容易に解消し得るものではなく，審決が相違点２に関してした，「本件発明１は，引出補助具が，『後部側の貫通孔に挿入され補助具本体に対して進退自在に設けられており，嵌め入れられる引出具のシャフトまたはロッドを着脱自在に保持する装着部』を備え，前記装着部は，『筒状の装着部本体と，補助具本体の後部側に露出しており前記装着部本体に螺合して装着部全体の長さを調整する筒状の調整部を有』するものであり，これによって，引出補助具は引出具に，『引出具のシャフトまたはロッドを装着部に嵌め入れて通すことにより』，着脱自在に取り付けできるものである点は，記載も示唆もされていない。」との認定判断に誤りはない。
(3)なお，原告が提出する甲第１９ないし第３０号証によって，いかなる技術水準，引用例の技術的意義が明らかになるのか不明であるし，引出具と引出補助具を組み合わせて使用する技術的思想は一切開示されていないから，これらを考慮しても，前記(1)，(2)の結論は左右されるものではない。以上のとおり，審決がした本件発明１との相違点に係る構成の容易想到性判断に誤りはない。
４取消事由４に対し
原告は本件発明１の特許請求の範囲にいう「着脱自在」が不明確であるとの主張をしていないし，審決もかかる点の明確性について判断していないから，この点の明確性の判断の誤りは，審決の取消事由とはなり得ない。本件発明１の特許請求の範囲における各構成は明確に特定されており，不明確な点は存しない。作用効果との関係でみても，必要十分な記載がされているものである。
原告が主張するシャフト装着部の構成に関する問題点は，本件明細書の記載に基づかない主張にすぎないし，審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（甲１発明の認定の誤り）について
甲第１号証の特許請求の範囲，段落【０００１】，【００１３】ないし【００２３】，【００３１】及び図面（図１～５，１１）の記載に照らせば，審決がした甲１発明の認定に誤りはないし，甲第１号証には，第１の操作手段（１０）のみを用いて板金面の凹部の引出し作業をすることを窺わせるに足りる記載は存しない。そうすると，審決による甲１発明の認定の誤りをいう原告の主張は採用できず，取消事由１は理由がない。
２取消事由２（本件発明１の技術的意義の把握の誤り及び一致点・相違点の認定の誤り）
(1)本件発明１の構成Ｃでは，引出具（２，８）を引出補助具（３）に「着脱自在」に取り付けできる構成が特定されているが，「自在」とは，日常用語例では「心のままであること。思いのままであること。」を意味するから（広辞苑第５版１１６１頁，乙１），構成Ｃにいう「着脱自在」も，着けたり外したりすること（取り付けたり取り外したりすること）が自由にできること（あるいは，着けたり外したりすることが思いのままにできること）程度の意味合いを有することが明らかである。そうすると，構成Ｃにいう「着脱自在」も，かかる限度で明確であるといい得るものであるが，念のため本件明細書（甲１１）の該当する部分を参酌すると，上記「着脱自在」に関し，次のとおりの記載がある。
・段落【００２２】
「一方，荒出し作業後に更に細部の引き出しが必要である場合や，狭い（小さい）凹部の補修を行う場合は，引出補助具を引出具に装着し，板金用引出装置を構成して使用する。引出補助具は，少なくとも機能または構造を異にする取着部を備えた２種類以上の引出具の何れにも着脱自在に取り付けできるので，施工箇所に適合した引出具を引出補助具と選択的に組み合わせる。」
・段落【００２５】
「図１に示すように，板金用引出装置１は，引出具２と，この引出具２に着脱自在に取り付けできる引出補助具３を有している。」
・段落【００３５】
「補助具本体３１の後部側（図３で右側）には貫通孔３１４が設けてある。この貫通孔３１４には，引出具２のシャフト２４を着脱自在（着脱可能）に嵌入れるためのシャフト装着部３５が挿入して設けてある。シャフト装着部３５は，補助具本体３１に対して進退自在（進退可能）となっている。」
・段落【００６５】
「また，引出補助具は，２種類以上の引出具の何れにも着脱自在に取り付けできるので，施工箇所に適合した引出具を引出補助具と選択的に組み合わせることによって，効率よく凹んだ箇所を引き出すことができる。」
・図１


上記のとおり，本件明細書では，施工箇所の位置や形状等に応じて器具を選択できるようにするべく，引出具（２又は８）を引出補助具（３）に対して自由に着けたり外したりすること（取り付けたり取り外したりすること）ができるという趣旨で「着脱自在」の語が使用されているし，とりわけ図１には，引出具（２）のシャフト（２４）を引出補助具（３）の円筒状の部材であるシャフト装着部（３５）に差し込むだけで，引出具（２）を引出補助具（３）に装着し，両者を一体の器具として板金面の凹部引出し作業に用いることができる状況が図示されている。そして，本件明細書の記載上，引出具（２）を引出補助具（３）に着脱するに当たって，両者の間に介在する部品を取り外したり，かかる部品を取り付けたり，あるいは引出具（２）等自体を分解したり組み立てたりする等の分解組立て作業が必要となる態様が予定されておらず，例えばシャフトを差し込むといったような，簡易な方法で上記着脱を行うことが予定されていることは明らかである。そうすると，本件明細書の記載も斟酌してされた，「分説Ｃに係る『着脱自在に取り付けできる』という発明特定事項が表しているのは，着脱に当たって，分解組み立て作業を伴うことなく，引出補助具（３）は引出具（２，８）に取り付けできるということである。」（３７頁）との審決の認定に誤りはない。(2)原告は，本件明細書の段落【００３５】の記載等を根拠に，本件発明１等にいう「着脱自在」は「着脱可能」を含むから，引出具（２，８）の着脱に当たって分解組立て作業を伴う場合も「着脱自在」に含まれると主張する。しかしながら，例えば甲１発明の第１，２の操作手段のように，操作手段の相当部分を分解（解体）しなければ両者を分離できず，また分離された両者の相当部分を組み立てなければ両者を組み合わせて一体の器具となし得ないようなものは，「着脱」が不自由であって，もはや「着脱自在」の範疇に属しないことは明らかである。また，本件明細書の段落【００３５】で「この貫通孔３１４には，引出具２のシャフト２４を着脱自在（着脱可能）に嵌入れるためのシャフト装着部３５が挿入して設けてある。」と記載されているのは，シャフト（２４）をシャフト装着部（３５）に差し込むだけで引出具（２）を引出補助具（３）に取り付けることが可能であり，またシャフト（２４）をシャフト装着部（３５）から引き抜くだけで引出具（２）を引出補助具（３）から取り外すことが可能である構成となっていることを示すためであって，本件明細書において「着脱自在」の語と「着脱可能」の語が同一の技術的な意味合いで使用されていることを裏付けるものではないし，引出具（２，８）の着脱に当たって分解組立て作業を伴う場合も「着脱自在」に含まれることの根拠となるものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができず，審決による本件発明１の技術的意義の把握に誤りがあるとはいえない。
(3)以上のとおり，審決による本件発明１の技術的意義の把握に誤りがあるとはいえないから，これを前提としてされた本件発明１と甲１発明の一致点・相違点の認定にも誤りはない。したがって，原告が主張する取消事由２は理由がない。３取消事由３（相違点に係る構成の容易想到性判断の誤り）について(1)甲第１号証の段落【０００５】ないし【０００８】の記載によれば，甲１発明が解決すべき技術的課題は，①「板金作業を熟練を要することなく迅速かつ確実に行うことができ，しかも板金面の平滑化を容易に達成できる板金用引出し具を提供すること」，②「荒出し作業を終えた後に更に細部の引き出しを必要とする場合，引き出し箇所が比較的小領域凹部である場合，あるいは引き出し箇所が極めて特殊な場所である場合にも，細やかな（微妙な）力を加えながら板金面を引き出すのに便利な板金用引出し具を提供すること」，③「板金面の凹部の具合に最適な引き出し加減をあらかじめセットでき，しかも作業者が引き出し状態を目視にて確認しながら板金作業を行なえる板金用引出し具を提供すること」，④「板金を必要とする箇所の金属疲労が少ない板金用引出し具を提供すること」にあるから，甲１発明は専ら効率的，確実で仕上がりの良好な凹部の引き出しに着目してされたものであるということができる。
他方，本件明細書の段落【０００７】の記載によれば，本件各発明が解決すべき技術的課題は，①「凹み面の過度の引き出しを防止することができ，また施工箇所に適合した引出具を引出補助具と選択的に組み合わせることによって，効率よく凹んだ箇所を引き出すことのできる板金用引出装置とそれに使用する引出補助具を提供すること」，②「凹部が広い（大きい）場合には引出具を単独で使用して凹部の補修を行うことができ，凹部が狭い（小さい）場合には引出具に引出補助具を装着し，引出具による凹部の引き出しに要する力を引出補助具で調整しながら，凹部の補修を行うことができるように」することにあると認められるが，少なくとも上記②の技術的課題は，甲第１号証には記載も示唆もされておらず，甲１発明と本件発明１等とで，解決すべき技術的課題が大きく異なることは明らかである。そして，審決が検討した甲第２ないし第１０号証には，かかる本件発明１等の技術的課題②は記載も示唆もないし，原告が本件訴訟で提出する甲第３５号証を考慮しても，本件優先日当時，かかる技術的課題が当業者の技術常識ないし周知の事柄に至っていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると，甲１発明を出発点として，本件発明１との相違点に係る構成に想到することは，甲第２号証等に記載されている技術的事項のいかんにかかわらず，本件優先日当時の当業者にとって容易ではなかったというべきである。としても，審決は甲第２号証等に記載された技術的事項の内容を吟味して，本件発明１の容易想到性の判断を行っているので，以下，甲第２号証等に記載された技術的事項についても検討する。


(2)甲第２号証は，車両の車体に用いられる金属製の外板に生じたくぼみを引き出して修理する「Apparatusforrepairing   indentionsina   rigidskin」（硬質外板のくぼみ矯正装置）の発明に関する文献であるところ，本件発明１の「引出具（２，８）」に相当する甲第２号証の「sliderod74」（スライドロッド７４）は，本件発明１の「引出補助具（３）」に相当する甲第２号証の「framemember12」（フレーム部材１２）の中に組み込まれて両者は一体となっている（４欄３行～５欄３３行，図３）。しかしながら，本件発明１の｢引出補助具（３）｣の「中空部」と同様の機能を果たす中空部が「framemember    12」の内部に設けられているとはいえないし，少なくとも「framemember12」の内部に設けられた中空部の中で本件発明１の「操作レバー」に相当する甲第２号証の「movablehandle20」（可動ハンドル２０）が回動可能に軸支されているとはいえない。そうすると，相違点１に係る構成は，甲第２号証に記載も示唆もないことになる。
また，甲第２号証の「sliderod74」と「frame   member12」とは，相当数の部材によって堅固に組み上げられて一体の器具となっており，分解組立て作業を経なければ両者を取り外したり，取り付けたりできないものであることが明らかである。そして，甲第２号証の「framemember12」は，その本体後部側に露出するとともに本体に螺合し，本体に対して進退可能で，かつ装着部全体の長さを調整する「筒状の調整部」を具備する筒状の「装着部」（本体）を備えていない。そうすると，相違点２に係る構成も，甲第２号証に記載も示唆もないことになる。なお，原告は，甲第２号証の「cammedfollower    member116」（従動部材１１６）が本件発明１にいう「装着部」に相当するなどと主張するが，「cammedfollowermember116」はこれと当接するmovable   handle20（可動ハンドル２０，pivotpin   33（枢支ピン３３）の付近にカム状の円弧状の部分が設けられている。）の回転動作に伴ってlockingnut   114（止めナット１１４），knob112（ノブ１１２）及びこれらとネジ止めされているsliderod   74（スライドロッド７４）等を引き抜き方向に持ち上げる（スライドさせる）機能を有するもので（５欄５１～６０行，図１），sliderod74を着脱自在に保持するものではないし，その端部に「cammedfollower   member116」全体の長さを調整する「筒状の調整部」が設けられているわけでもない。そうすると，甲第２号証の「cammedfollowermember   116」は本件発明１にいう「装着部」に相当するものではなく，原告の上記主張は採用できない。(3)甲第３号証は，自動車パネル板金面の凹みを引き出して復元する器具の発明に関する文献であるところ，本件発明１の「引出具（２，８）」に相当する甲第３号証の「ワッシャー引出し治具１５」は本件発明１の「引出補助具（３）」に相当する甲第３号証の「自動車修理用パネル引出し工具」の中に組み込まれて両者は一体となっている（段落【０００５】，図４）。しかしながら，本件発明１の｢引出補助具（３）｣の「中空部」と同様の機能を果たす中空部が「自動車修理用パネル引出し工具」の内部に設けられているとはいえないし，少なくとも「自動車修理用パネル引出し工具」の内部に設けられた中空部の中で本件発明１の「操作レバー」に相当する甲第３号証の「ハンドルＢ」が回動可能に軸支されているとはいえない。そうすると，相違点１に係る構成は，甲第３号証に記載も示唆もないことになる。また，甲第３号証の「ワッシャー引出し治具１５」と「自動車修理用パネル引出し工具」とは，相当数の部材によって堅固に組み上げられて一体の器具となっており，分解組立て作業を経なければ両者を取り外したり，取り付けたりできないものであることが明らかであるから，相違点２に係る構成も，甲第３号証には記載も示唆もされていない。なお，甲第３号証の「ワッシャー引出し治具１５」が本件発明１にいう「装着部」を備えていないことは，甲第２号証におけるのと同様である。(4)甲第５号証は，車両のボディ等に生じた凹みを引き出して修理する器具の発明に関する文献であるところ，本件発明１の「引出具（２，８）」に相当する甲第５号証の「プーラ用シャフト（３）」は本件発明１の「引出補助具（３）」に相当する甲第５号証の「当接用支持基体（１）」の中に組み込まれて両者は一体となっている（段落【００２１】，図５）。しかしながら，本件発明１の｢引出補助具（３）｣の「中空部」と同様の機能を果たす中空部が「当接用支持基体（１）」の内部に設けられているとはいえないし，少なくとも「当接用支持基体（１）」の内部に設けられた中空部の中で本件発明１の「操作レバー」に相当する甲第５号証の「シャフト操作用レバー（４）」が回動可能に軸支されているとはいえない。そうすると，相違点１に係る構成は，甲第５号証に記載も示唆もないことになる。また，甲第５号証の「プーラ用シャフト（３）」の「当接用支持基体（１）」への取付け，取外しが容易になし得るものであるかは，甲第５号証の記載からは必ずしも明らかでないが，少なくとも，「当接用支持基体（１）」本体後部側に露出するとともに本体に螺合し，本体に対して進退可能で，かつ装着部全体の長さを調整する「筒状の調整部」を具備する筒状の「装着部」（本体）を備えていない。そうすると，相違点２に係る構成も，甲第２号証に記載も示唆もないことになる。(5)審決が説示するとおり，甲第４，第８ないし第１０号証には，本件発明１にいう「引出具（２，８）」に相当する構成が記載されているものの，「引出補助具（３）」に相当する部材の構成についての記載は存しない。また，甲第６号証（広辞苑第５版５５６頁）は辞書，第７号証（日刊工業新聞社発行「特許技術用語集」第２版６８頁）は特許明細書でよく使用される技術用語の辞典にすぎない。
(6)そうすると，甲第２ないし第１０号証に記載された発明ないし技術的事項を甲１発明に適用したとしても，そもそも相違点１，２に係る構成を付加するものではないから，当業者において上記相違点に係る構成に容易に想到することができない。


平成２３年９月７日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０２２５号審決取消請求事件
平成２３年５月９日口頭弁論終結
判                決
原            告          佐藤食   品工業   株式会   社訴訟代理人弁護士          島      田      康      男訴訟代理人弁理士          牛      木              護同                        吉      田      正      義同                        高      橋      知      之被            告          越後製   菓株式   会社訴訟代理人弁護士          高      橋      元      弘同                        末      吉              亙訴訟代理人弁理士          中      島              淳同                        清      武      史      郎同                        坂      手      英      博
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２００９－８００１６８号事件について平成２２年６月８日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成１４年１０月３１日，発明の名称を「餅」とする発明について，特許出願をした（特願２００２－３１８６０１号。甲２２の１）。被告は，平成１７年５月２７日付けで拒絶理由通知（甲２３）を受け，同年８月１日付けで，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「当初明細書」といい，同図面を「当初図面」という場合がある。甲２２の２，３）記載の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲２４の２）を提出するとともに，同日付け意見書（甲２４の１）及び手続補足書（甲２４の３）を提出した。被告は，平成１７年９月２１日付けで拒絶理由通知（甲２５）を受け，同年１１月２５日付けで，特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲２６の２）を提出するとともに，同日付け意見書（甲２６の１）及び手続補足書（甲２６の３）を提出した。特許庁は，平成１８年１月２４日付けで拒絶査定（甲２７）をした。
被告は，平成１８年２月２７日付けで，上記拒絶査定に対する不服審判請求を行い，同年３月２９日付けで，審判請求書の請求の理由を変更する手続補正書（甲２８の１）及び特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲２８の２）を提出し，更に同月３１日付け手続補足書（甲２８の３），平成１９年１月４日付け回答書（甲３２）を提出した。被告は，平成２０年２月１９日付けで，拒絶理由通知（甲３３）を受け，同月２９日付けで，特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲３４の２。以下，同手続補正書による補正後の明細書を図面を含めて「本件明細書」という。）を提出するとともに，同日付け意見書（甲３４の１）を提出した。特許庁は，上記不服審判請求（不服２００６－３５８６号事件）について，平成２０年３月２４日，「原査定を取り消す。本願の発明は，特許すべきものとする。」との審決をした（甲３５）。被告は，平成２０年４月１８日，特許権の設定登録を受けた（特許第４１１１３８２号。請求項の数２。以下「本件特許」という。甲５１）。(2)原告は，平成２１年７月３１日，本件特許の無効審判を請求した（無効２００９－８００１６８号）。特許庁は，平成２２年６月８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下，単に「審決」という。）をし，その審決の謄本は，同月１７日原告に送達された。
２本件明細書の記載
本件明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２（以下，これらの請求項に係る発明を項番号に対応して，「本件発明１」，「本件発明２」といい，これらを併せて「本件発明」という。）は，次のとおりである（甲５１。なお，構成要件の各分説及びその符号は，審判におけるものである。また，本件明細書の図１ないし３は，別紙図面１ないし３のとおりである。）
【請求項１】
Ａ焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のＢ載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一
若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け，
Ｃこの切り込み部又は溝部は，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二
側面に形成した切り込み部又は溝部として，
Ｄ焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように
構成した
Ｅことを特徴とする餅。
【請求項２】
Ｆ焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のＧ載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて
角環状の切り込み部又は溝部を設けた
Ｈことを特徴とする請求項１記載の餅。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は，以下のとおりである。すなわち，


(1)本件明細書の記載からみて，本件発明の構成要件Ｂ及びＧの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」るとは，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けず，上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設けることを意味することは明らかであるから，「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」の記載は明確である。また，本件明細書の段落【００１７】，【００１８】によれば，切餅を焼き上げる方法（均等加熱か否か）によって，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状，又は，焼はまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような焼き上がり形状のいずれかの形状となることが明らかであり，そのいずれの態様も本件発明に包含されるから，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」との記載が不明確であるとはいえない。したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項２号（明確性要件）に違反するとはいえない。
(2)上記のとおり，本件発明の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」るとは，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けず，上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設けることを意味することは明らかであるから，載置底面又は平坦上面に切り込みが設けられる構成が発明の詳細な説明に記載されていないからといって，特許請求の範囲に，発明の詳細な説明に記載されていない発明を記載したとはいえない。また，本件明細書の段落【００１７】，【００１８】，【００２７】によれば，切餅を焼き上げる方法（均等加熱か否か）によって，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状，又は，焼はまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような焼き上がり形状のいずれかの形状となることが明らかであり，側周表面に，切り込み部又は溝部を設けるという具体的な構成により，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するとの具体的方法が記載されている。したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号（サポート要件）に違反するということはできない。(3)上記のとおり，本件発明１の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」るとは，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けず，上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設けることを意味することは明らかであるから，載置底面又は平坦上面に切り込みが設けられる構成の場合に，焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなることがない，との目的，効果を当業者が達することができないとはいえない。また，本件明細書の段落【００２７】，【００２８】の記載及び図２，３によれば，切り込み部又は溝部の周方向の長さ及び切り込みの深さが明らかにされていなくても当業者であれば，過度な試行錯誤を経ずに容易に切り込み部を設定することができる。さらに，本件発明１において，切り込み部又は溝部の上側が下側に対して均等に膨化すれば，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態の焼き上がり形状になり，不均衡に膨化すれば，焼はまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような焼き上がり形状になるから，具体的な構成，手段が「発明の詳細な説明」に記載されていないとはいえない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであり，特許法３６条４項１号（実施可能要件）に違反しない。
(4)東京法務局所属Ａ公証人（以下「Ａ公証人」という。）が，平成２１年６月３０日に作成した，事実実験公正証書（甲１。以下「本件公正証書」という。）に記載された発明には，本件発明１における「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」ることは記載されておらず，本件発明１は，その出願日の前に日本国内において公然実施をされた発明又は公然知られた発明とはいえない。(5)上記のとおり，本件発明１における「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」ることは，本件公正証書に記載も示唆もされておらず，本件発明１は当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
(6)審決は，上記結論を導くに当たり，本件公正証書において，事実実験の対象とされた切餅（以下，この切餅を「本件餅」といい，そこから導き出せる発明を「甲１発明」という場合がある。なお，審決は，「甲第１号証に記載された発明」と表記していることに照らすならば，本件公正証書（甲１）に記載された発明を対象として事実認定をしているかのように，形式的には読み取れる。しかし，審決は，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明と原告が主張する「本件餅」を対象として，事実認定をしたものと合理的に理解できる。）の構成，甲１発明と本件発明１との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
ア本件餅の構成
(a)輪郭形状が方形の小片餅体である切り餅の
(b)切り餅の上面及び下面に十字状の切れ込みが施され，切り餅の上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部に一の切り込みが施されており，(c)この切り込みは，この側周表面の対向する長辺部の全長にわたり形成した切
り込みである，
(e)ことを特徴とする餅。
〔判決注符号は，審決の表記に合わせた。〕
イ一致点


(a)焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の(b)小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一の切り込み部を設け，(c)この切り込み部は，この立直側面に沿う方向を周方向として前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部である，(e)ことを特徴とする餅。
〔判決注符号は，審決の表記に合わせた。〕
ウ相違点
ａ相違点１
本件発明１では，「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」と特定されているのに対し，甲１発明では，「載置底面及び平坦上面に十字状の切れ込みが施され」ている点。
ｂ相違点２
本件発明１では，「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」と特定されているのに対し，甲１発明では，このような特定はされていない点。
第３取消事由に関する原告の主張
審決には，以下のとおり，特許法３６条６項２号違反（取消事由１），特許法３６条６項１号違反（取消事由２）及び特許法３６条４項１号違反（取消事由３，４）に関する判断の誤り，並びに新規性判断（取消事由５）及び容易想到性判断（取消事由６）の誤りがあるから，取り消されるべきである。１取消事由１（特許法３６条６項２号違反－構成要件Ｄ）本件発明１の構成要件Ｄのうち，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」との記載の意義，内容は不明確である。すなわち，本件明細書の記載（段落【００１８】，【００１９】，【００３５】等）によれば，構成要件ＡないしＣを充足する切餅を焼き上げると，焼き上がりは自動的に①「最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状，あるいは，②「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような」焼き上がり形状となる旨記載されている。そうすると，構成要件Ｄにおいては，上記①，②の形状を区別する基準（要素）が明らかにされるとともに，上記①の形状となる構成が明らかにされなければならない。しかし，構成要件Ｄには，上記区別の基準（要素）が記載されておらず，上記①の形状となる具体的方法も記載されていない。本件明細書の段落【００２７】には，「・・・前述のように最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり，・・・」との記載があるが，上記②が①に包含されるという趣旨ではなく，最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態は厳密に上下の焼板状部が平行である場合に限定されず，上部の焼板状部が幾らか傾きがある場合も含まれるという趣旨にすぎない。以上のとおり，上記①の形状と上記②の形状は，文言上明らかに相違し，構成要件Ｄは，上記①の形状となる構成を構成要件としたものであるから，上記①，②いずれの態様も，本件発明１に含まれると解することはできない。
したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２の記載は明確性を欠き，特許法３６条６項２号に違反する。
２取消事由２（特許法３６条６項１号違反－構成要件Ｄ）本件明細書には，上記のとおり，構成要件ＡないしＣを充足する餅を焼き上げると，上記①，②の形状となることが記載されている（段落【００１８】，【００１９】，【００３５】等）。本件発明１のうち，構成要件Ｄは，焼き餅をほぼ均一に焼き上げることが可能となるように，上記②の形状ではなく，上記①の形状に膨化変形することを構成要件としたものと解されるが，上記①の形状に膨化変形するための具体的方法，手段は，発明の詳細な説明に記載されておらず，このような構成が自明なことともいえない。また，上記のとおり，上記①の形状と上記②の形状は，明らかに相違し，上記②の形状は，上記①の形状の一態様であるとはいえない。したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２は，発明の詳細な説明に記載されていない発明について，特許請求の範囲に記載して特許発明としたものであって，特許法３６条６項１号に違反する。
３取消事由３（特許法３６条４項１号違反－構成要件Ｂ，Ｃ）本件発明１のうち，構成要件Ｂ，Ｃには，切り込み部（溝部）について，①周方向に一周連続させて角環状とした切り込み部（溝部）と，②側周表面の対向二側面に形成した，周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部（溝部）との構成が開示されている。しかし，上記②の構成については，本件明細書の発明の詳細な説明において，周方向の長さ及び切り込み部（溝部）の深さが明らかにされておらず，当業者といえども当該切り込み部（溝部）を設けることにより，「最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形する」構成を実施できない。また，切り込み部（溝部）の周方向の長さ及び切り込み部（溝部）の深さにかかわらず，「最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形する」構成は，本件明細書の発明の詳細な説明において開示されていない。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず，特許法３６条４項１号に違反する。
４取消事由４（特許法３６条４項１号違反－構成要件Ｄ）本件発明１のうち，構成要件Ｄには，「焼きはまぐりができあがったような状態」ではなく，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」に膨化変形するための具体的方法，手段が記載されていないので，当業者であっても実施できない。


したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１及びこれを引用する本件発明２の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず，特許法３６条４項１号に違反する。
５取消事由５（新規性判断の誤り）
(1)原告は，平成１４年１０月２１日以降，本件発明１と同一の構成を有する餅（「こんがりうまカット」）を日本国内において製造及び販売していた。本件発明は，特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明であり，特許法２９条１項２号又は１号に該当する。本件餅は，平成１４年１０月１８日に製造され，同月２１日以降，イトーヨーカ堂において販売されていた「こんがりうまカット」と同一である。
この点，審決は，甲１発明が本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明であることを前提にしながら，載置底面及び平坦上面に十字状の切れ込みが施されているか否かを，本件発明１と甲１発明との相違点としている。しかし，甲１発明のように，側周表面に切り込みを入れるほかに，上面及び下面（載置底面及び平坦上面）に十字状の切り込み（スリット）を施して，十字状の切り込み（スリット）の交差部が焼き上がると若干盛り上がる形状にするか，本件発明１のように側周表面にスリット（切り込み部又は溝部）を施し，人肌での傷跡のような焼き上がりを回避するために上面及び下面（平坦上面及び載置底面）にスリット（切り込み又は溝部）を施さないかは，消費者の好みに合わせて行う，製造者の設計事項にすぎず，実質的な相違点ではない。
したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２は，いずれも甲１発明と同一のものであり，本件発明は，特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明であり，新規性を充足しない。
(2)これに対し，被告は，甲１発明は，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明ではないと主張する。しかし，被告の主張は，以下に述べるとおり，理由がない。
ア被告は，本件餅の外袋や個包装に印刷された切餅の側周表面に切り込みがないことを根拠として，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなかったと主張する。
しかし，被告の主張は，以下のとおり失当である。
平成１４年１０月２１日にイトーヨーカ堂の各店舗において販売され，甲１において事実実験の対象となった「こんがりうまカット」の外袋等の印刷内容と中身の構成が異なっているのは，以下の経緯による。すなわち，原告社内では，平成１４年７月時点で，切餅の上下面に十字スリットを設けるとともに側周表面に切り込み（サイドスリット）を入れることが稟議されていた。そして，同年９月３０日に設備が導入され，同年１０月に入ってから加工技術が確立された。しかし，一方で，原告は，平成１４年１０月２１日にイトーヨーカ堂での発売を予定していた「こんがりうまカット」の包装フィルムについて，納期の関係から側周表面に切り込み（サイドスリット）が入っていない仕様（上下面に十字スリットを設ける仕様）を先行して手配してしまった。その結果，原告は，上記切餅を上記包装フィルム（外袋，個包装）に入れて販売したため，外袋等の印刷内容と中身の構成とが異なることとなった。したがって，本件餅の構成と外袋等の印刷内容等が齟齬していたとしても，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みがなかったとはいえない。
イ被告は，多数の新聞記事等が原告代表者や常務取締役の発言として「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがないことを報じていたとして，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなかったと主張する。
しかし，被告の主張は，以下のとおり失当である。上記新聞記事等は，原告の営業部門又は技術部門が，ＮＢ商品（一般的に量販店向けに販売される商品）である「パリッとスリット」（上下面に十字状に切り込み部（スリット）を設けるとともに側周表面（長辺側面部）に２本の切り込み部（サイドスリット）が設けられた商品）の販売促進活動の一環として，「側周表面に２本の切り込み部が設けられている」ことを強調したことによるものにすぎず，これをもって，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みがなかったとはいえない。ウ被告は，「こんがりうまカット」の仕入を担当していた元イトーヨーカ堂社員であるＢ（以下「Ｂ」という。）が，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなかった旨，別訴（東京地方裁判所平成２１年（ワ）第７７１８号事件。以下「本件別訴」という。）において証言していると主張する。しかし，この点の被告の主張も，失当である。Ｂ証言は，信用性が乏しい上，その証言内容は，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みが入っているか否かについて，記憶にない，確認していない，というものにすぎない。
Ｂ証言をもって，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みがなかったとはいえない。
エ被告は，原告の特許出願の経緯に照らすと，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みがなかったことは明らかであると主張する。
しかし，この点の被告の主張も，失当である。如何なる内容の特許出願をするかと，現実の商品がいかなる構成を有していたかとは，直接の関係はない。なお，原告の平成１４年９月６日の特許出願に係る請求項１は，「・・・前記切り餅の上下面から切り込みを入れたことを特徴とする切り餅」であって，上下面にのみ切り込みを入れたと記載されているわけではない。
原告の特許出願の経緯をもって，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みがなかったとはいえない。(3)以上のとおり，本件発明は，特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明であり，新規性を充足しない。
６取消事由６（容易想到性判断の誤り）
本件発明は，特許出願前に日本国内において公然知られた発明又は公然実施をされた発明である甲１発明に基づいて，容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項に当たる。


この点，審決は，甲１発明が本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明であることを前提にしながら，載置底面及び平坦上面に十字状の切れ込みが施されているか否かを，甲１発明と本件発明１との相違点とし，本件発明１は，甲１発明から容易に想到できたとはいえないと認定している。しかし，甲１発明のように，切餅の側面に切り込みを入れるほか，上面及び下面（載置底面及び平坦上面）に十字状の切り込み（スリット）を施して，十字状の切り込み（スリット）の交差部が焼き上がると若干盛り上がる形状にするか，本件発明１のように側周表面にスリット（切り込み部又は溝部）を施し，人肌での傷跡のような焼き上がりを回避するために上面及び下面（平坦上面及び載置底面）にスリット（切り込み又は溝部）を施さないかは，消費者の好みに合わせて行う，製造者の設計事項にすぎず，実質的な相違点ではない。なお，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みが存在したことは，上記５(2)のとおりである。したがって，本件発明は，甲１発明から容易に想到できたものである。
第４被告の反論
１取消事由１（特許法３６条６項２号違反－構成要件Ｄ）に対し本件明細書の段落【００１７】，【００１８】によれば，切餅を焼き上げる方法（均等加熱か否か）によって，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状，又は，「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような」焼き上がり形状のいずれかの形状となることが明らかであり，そのいずれの態様も本件発明に含まれる。そうすると，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）中の「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」との記載は，不明確でない。
これに対し，原告は，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状と，「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような」焼き上がり形状とは，文言上異なると主張する。しかし，本件明細書の段落【００２７】には，「最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）」と記載されているとおり，最中やサンドウイッチのような状態に，やや片持ち状態に持ち上がる状態を包含している。また，上記「やや片持ち状態に持ち上がる場合」と，「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような」焼き上がり形状は，同一の状態を示している。したがって，本件発明の記載は，明確性を欠くとはいえない。２取消事由２（特許法３６条６項１号違反－構成要件Ｄ）に対し本件明細書の段落【００１７】，【００１８】，【００２７】によれば，切餅を焼き上げる方法（均等加熱か否か）によって，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状，又は，「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような」焼き上がり形状の，いずれかの形状となることが明らかであり，「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状」は，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形すること」の一態様といえる。
したがって，切餅の側周表面に，切り込み部又は溝部を設けるという具体的な構成により，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する」のであるから，発明の詳細な説明に具体的方法が記載されている。３取消事由３（特許法３６条４項１号違反－構成要件Ｂ，Ｃ）に対し本件明細書には，実施例として，「即ち，立直側面たる側周表面２Ａに切り込み３をこの立直側面に沿って形成することで，図２に示すように，この切り込み３に対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり，前述のように最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり，自動的に従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しく食することができる焼き上がり形状となる。」（段落【００２７】），「従って，例えば図３に示すように対向二側面の側周表面２Ａに刃板５によって切り込み３を形成することで，（前後に切り込み３を殆ど形成せず環状に切り込み３を形成しないが）四面に全てに連続させて形成して四角環状とする場合に比して十分ではないが持ち上がり現象は生じ，前記作用・効果は十分に発揮される。」（段落【００２８】）との記載があり，また，図２及び図３には，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態の焼き上がり状態の図，及び，対向二側面の側周表面２Ａに刃板５によって切り込み３を形成する図が記載されている。そうすると，上記明細書の記載及び図２，３を参酌すれば，切り込み部又は溝部の周方向の長さ及び切り込みの深さが明らかにされていなくても，当業者であれば，過度な試行錯誤を経ずに容易に切り込み部を設定し得るものである。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明における構成要件Ｂ，Ｃに関する記載について，特許法３６条４項１号違反はない。
４取消事由４（特許法３６条４項１号違反－構成要件Ｄ）に対し本件明細書の段落【００２７】，【００２８】及び図２，３によれば，切り込み部又は溝部の周方向の長さ及び切り込みの深さが明らかにされていなくても，当業者であれば，過度な試行錯誤を経ずに容易に切り込み部を設定し得る。また，本件発明は，「一若しくは複数の切り込み部又は溝部」を設けることにより，焼き上げるに際して切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する。そうすると，切り込み部又は溝部の上側が下側に対して，均等に膨化すれば，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態の焼き上がり形状になり，不均等に膨化すれば，焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような焼き上がり形状になる。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明における構成要件Ｄに関する記載について，特許法３６条４項１号違反はない。
５取消事由５（新規性判断の誤り）に対し


(1)「こんがりうまカット」の側周表面の切り込みの有無について本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」は，以下のとおり，載置底面及び平坦上面にのみ十字の切り込みがあり，切餅の上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部に切り込みはなかった。本件餅は，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」と同一のものではない。原告が，側周表面に切り込みを入れた切餅を初めて発売したのは，平成１５年９月である。
ア本件餅の包装等
本件餅の外袋の写真や個包装の図柄の側周表面に切り込みはない。すなわち，本件餅の外袋に表示された写真及び個包装の袋に表示された図柄をみると，切餅の載置底面及び平坦上面には切り込みが認められるが，側周表面には切り込みが認められない。商品包装の写真及び図柄は，一般消費者に商品の内容を伝達する機能を有するものであり，これと中身の切餅の構成が異なることは，到底考え難い。
イ新聞記事等
多数の新聞記事等が，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなかったことを報じており，これらの記事等は，原告代表者や常務取締役の発言を記事としたものである。上記新聞記事等によれば，原告が側周表面に切り込みを入れた切餅を初めて発売したのは，平成１５年９月である。ウイトーヨーカ堂において，「こんがりうまカット」の仕入を担当していたＢは，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなかったと本件別訴において証言している。
エ原告は，①「こんがりうまカット」の発売直前である，平成１４年９月６日，原告社員であるＣ（以下「Ｃ」という。）を発明者として，上下面にのみ切り込みのある切餅を内容とする特許を出願し，②平成１５年７月１７日，Ｃを発明者として，上下面及び側周表面に切り込みのある切餅を発明内容とする特許を出願し，③同年９月に上下面及び側周表面に切り込みのある切餅「パリッとスリット」を発売した。また，原告は，上記②の特許出願に係る平成１６年６月８日提出の早期審査に関する事情説明書において，「請求項１に記載されているように，上面，下面，および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切餅を平成１５年９月１日より発売開始している実施関連特許である。」と説明している。
このような原告による特許出願の経緯に照らすと，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の構成は，平成１４年９月６日に出願された特許発明の内容と同一，すなわち，上下面のみに十字の切り込みのある切餅と同一であると考えるのが自然である。そうでなければ，平成１５年７月１７日に出願された特許発明は，その出願前に販売されていた「こんがりうまカット」の存在により，新規性が欠如するという不都合が生じることとなる。
オ以上によれば，「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなかったことは明らかであり，「本件餅」は，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」とは異なるものである。そうすると，本件発明は，特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明又は公然知られた発明とはいえない。なお，原告は，甲１発明が，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明であるとの審決の認定判断について，本訴において，取消事由とはしていないと主張する。しかし，無効不成立審決に係る審決取消訴訟において，無効審判請求の相手方（特許権者）である被告が，甲１発明が，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明でなかった旨の指摘をして，無効不成立とした審決の結論が維持されるべきである旨の反論をすることは許される。上記のとおり，甲１発明は，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明に当たらないから，本件発明は新規性を有するとした審決には，誤りがない。
(2)被告の補足的反論
審決は，甲１発明が本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明に当たることを前提に，本件発明１の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」るとは，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けず，上側表面部の立直側面である側周表面に，切り込み部又は溝部を設けることを意味するとして，甲１発明と本件発明は同一でない，との結論を導いている。しかし，本件発明１の構成要件Ｂは，以下のとおり，文言解釈，作用効果，出願経過，いずれからみても，載置底面又は平坦上面に切り込み部を入れたものを除外するものではなく，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けても設けなくてもよいと解すべきである点について，念のため補足的に反論する。
ア文言解釈
本件発明１の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」るとの文言のうち，「載置底面又は平坦上面ではなく」という記載は「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」を特定するための文言であり，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けても設けなくてもよい。
イ作用効果
本件明細書には，次の記載がある。すなわち，
(ｱ)周方向に切り込み部等を形成したこと（平坦頂面に形成する場合を含む）により，①膨化による噴き出しを防止する，②切り込み部によって美感を損なわない，③画期的な焼き上がり形状となる，④焼き餅を容易に均一に焼くことができる，と
の効果を奏すること，
(ｲ)周方向の切り込み部等を側周表面に形成することにより，⑤切り込み部位が忌避すべき焼き形状とならない，⑥膨化によってこの切り込みの上側が下側に対して持ち上がり，この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり
状態とならない，との効果を奏することが記載され，
(ｳ)側周表面に周方向の切り込み部等を設けることにより，⑦膨化によって流れ落ちるほど噴き出すことなく切り込み部等の上側（上半分）が持ち上がり，⑧完全に側面に切り込みが位置することにより，忌避すべき形状とならず，⑨最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている等の状態になり非常に食べやすいなどの焼き上がり形状となる，との効果を奏することが記載されている。
他方，本件明細書には，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けないことの作用効果の記載はされていない。


以上のとおり，本件発明は，載置底面又は平坦上面の切り込み部等の有無にかかわらず，切餅の側周表面に周方向に切り込み部等を設ける構成により，上記①ないし⑨の作用効果を奏することに技術的意義がある。
ウ出願経過
被告は，平成１７年８月１日付け手続補正書（甲２４の２）において，切り込み部が設けられるのは側周表面のみであり，載置底面や平坦上面には切り込み部を形成しないとの補正を行った。しかし，審査官は，上記補正は，当初明細書等に記載されておらず，自明な事項であるとも認められないとして，補正違反を理由とする拒絶理由通知をした（甲２５）。これを受けて，被告は，載置底面又は平坦上面に切り込みがあるか否かにかかわらず，側周表面に切り込みがあることで，切餅が最中やサンドウイッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって，噴きこぼれが抑制されるだけでなく，見た目よく，均一に焼き上がり，食べ易い切餅が簡単にできるという，載置底面や平坦上面に形成した切り込み部にはない，側周表面の切り込みの特有の作用効果を述べて，本件特許は登録された。エ上記のとおり，文言解釈，作用効果，出願経過，いずれからみても，本件発明の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は，切り込み部等を設ける切餅の部位が，上側表面部の立直側面である側周表面であることを特定することのみを意味し，切餅の載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設ける構成を排除するものではない。
(3)小括
以上のとおり，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」の側周表面には切り込みがなく，本件発明１とは，焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅（構成要件Ａ）である点で一致し，その他の構成要件（構成要件ＢないしＥ）において相違するから，本件発明１及びこれを引用する本件発明２は，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明に当たらず，新規性を充足する。
６取消事由６（容易想到性判断の誤り）に対し
上記のとおり，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」と本件発明１は，焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅（構成要件Ａ）である点で一致し，その他の構成要件（構成要件ＢないしＥ）において相違する。また，本件特許出願前に，側周表面に切り込み部のある切餅は存在していないから，本件発明１の構成要件ＢないしＥに対応する公知技術は存在しない。したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２は，容易に想到できたとはいえない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，審決には結論に影響を及ぼす誤りはなく，原告が主張する取消事由には理由がないから，原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりであるが，事案にかんがみ，まず，取消事由５，６について検討し，その後，取消事由１ないし４について検討することとする。１取消事由５（新規性判断の誤り）及び取消事由６（容易想到性判断の誤り）
について
当裁判所は，本件餅（甲１発明）は，本件特許出願前に販売された「こんがりうまカット」と同一のものではなく，本件発明は，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明とはいえず，また，容易に想到できたともいえないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
(1)認定事実
ア本件公正証書の記載等
本件公正証書は，東京法務局所属Ａ公証人が，平成２１年６月３０日に作成した，事実実験公正証書である。本件公正証書には，写真３０枚，図面１枚が添付されており，その記載内容，写真及び図面に照らすと，以下の事実が認められる。(ｱ)Ａ公証人は，平成２１年６月１７日，浅草公証役場において，原告の嘱託により，原告代理人弁護士島田康男から，合成樹脂の外袋に封入された状態の個包装された提出物を受け，外袋に印刷された事項や内容物の形状等について，目撃，実験した事実を記録して，本件公正証書を作成した。
(ｲ)Ａ公証人が提出を受けた上記袋は，その４辺がシールされて形成された合成樹脂製の透明な外袋で，個包装された内容物が２０個入っていた。上記シール部は全て密着された状態であり，シール部が開封されたことやシール部以外の部分が破られたことを疑わせる痕跡はなかった。
(ｳ)外袋の表側には，「サトウの切り餅」，「こんがりうまカット」，「焼いてきれい。割って便利。煮てもおいしい。切り込みが入ってふっくら焼きやすく，食べやすく便利になりました。」等の文字のほか，切餅の上面がこんがりと焼け膨らんで十文字状の割れ目ができた状態の焼き餅の写真が印刷されていた。また，外袋の裏側には，「品名切り餅，原材料名    水稲もち米（国内産１００％）」，「賞味期限この面枠外下部に記載」，「製造者佐藤食品工業株式会社」等の文字が印刷され，外袋裏側下端のシール部のほぼ中央部には「賞味期限２００３．１０．１７」との印刷がされていた。
(ｴ)外袋に封入されていた個包装された内容物２０個は，切餅であった。個包装も合成樹脂製の透明な袋で，そこには「この餅には切り込みが入っています。」という文字のほか，切餅の上面（直方体における最も広い面で上側に位置する面）に十文字の切り込み線が入った図が印刷されていた（なお，上記直方体の側面には，上記十文字の切り込み線の深さを表す線が記載されていた。また，側面の下部には，下面にも同様の切り込みがあることをうかがわせる短い線が記載されていた。）。(ｵ)内容物である切餅は，いずれも，切餅の上面及び下面（直方体における最も広い面で上側ないし下側に位置する面）に十文字の切り込みが施されているほか，上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに，長辺部の全長にわたり切り込みが施されていた。上記切り込みの深さは，いずれも約２㎜～３㎜程度であった。
イ原告の特許出願の経緯等


(ｱ)原告は，平成１４年１月ころ，イトーヨーカ堂において，切餅をひとつひとつ個包装パックにした商品である「シングルパック」が取り扱い中止とされたことから，取引再開を図るべく，新製品の開発を行っていた（甲４，４８，乙１）。(ｲ)原告は，平成１４年９月６日，発明の名称を「切餅及び丸餅」とする発明について，発明者を「Ｃ」として，特許出願をした（特願２００２－２６１９４７。請求項の数２。以下「原告特許①」という。甲３６）。原告特許①の明細書には，次の記載がある。
【請求項１】
「無菌包装された切餅であって，前記切餅の厚みの４０～６０％を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする切餅。」
【請求項２】
「無菌包装された丸餅であって，前記丸餅の厚みの４０～６０％を残すように前記丸餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする切餅。」
【０００９】
「【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１記載の切餅によれば，無菌包装された切餅であって，前記切餅の厚みの４０～６０％を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたので，１個ずつ新鮮な状態で消費することができるとともに，流通時に割れる虞のない，切込みの入った切餅を提供することができる。」
【００１７】
「本実施例の切餅は，焼き調理時に極めて優れた効果を奏する。はじめに，比較のために，従来の切餅の焼き調理時の様子を・・・説明する。従来の切餅をオーブントースター等を用いて焼き調理すると，内部の蒸気の抜け場がなく，凝集して不特定の場所から一気に膨らみ，局部的に盛り上がり，・・・立方体の形が崩れてしまう。そして，局部的に盛り上がった部分だけが先に焦げてしまい，一部だけが極端に焦げた状態になってしまう。」
【００１８】
「これに対し，本実施例の切餅１では，切込み３から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので，・・・ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れる。そして，切餅１の上面をほぼ水平に保ったまま膨れるので，全面にわたって均等に焦げ目が付く。このように，本実施例の切餅１は，焼き調理した場合，形状，焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができる。」
(ｳ)原告は，イトーヨーカ堂留め型商品（イトーヨーカ堂が一定期間独占的に販売できる商品のことを示す）として，「サトウの切り餅こんがりうまカット」を開発し，平成１４年１０月１６日ころから製造を開始し，同月２１日以降，イトーヨーカ堂各店舗において販売した（甲４，５，１０，４７，４８，乙１）。(ｴ)被告は，平成１４年１０月３１日，本件特許を出願した（甲５１）。(ｵ)原告は，平成１５年７月１７日，以下のような発明について，発明者を「Ｃ」として，特許出願をした（特願２００３－２７５８７６。請求項の数３。以下「原告特許②」という。甲４４の１，２）。
【請求項１】
「上面，下面，および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切り餅。」
【請求項２】
「前記上面と下面には十字の切り込みを入れ，前記側面には横方向の切り込みを入れたことを特徴とする請求項１記載の切り餅。」
【請求項３】
「前記十字の切り込みは，切り餅の長辺と略平行な切り込みと，切り餅の短辺と略平行な切り込みからなり，前記長辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの３０～４０％とし，前記短辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの２０～３０％としたことを特徴とする請求項２記載の切り餅。」なお，原告は，原告特許②に係る平成１６年６月８日付けの「早期審査に関する事情説明書」において，事情として，「請求項１に記載されているように，上面，下面，および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切り餅を平成１５年９月１日より販売開始している実施関連出願である。」と述べている（甲４５）。(ｶ)被告は，平成１５年８月２０日，切り餅又は丸もちの側面全周に深さ７㎜の切り込みを１本入れた新製品「越後ふっくら名人切餅」及び「越後ふっくら名人まる餅」を発売した（甲３７，４２）。
(ｷ)原告は，平成１５年９月１日，切り餅の上下面に十文字の切り込みを入れ，長辺側の側面に２本線の切り込みを入れた新製品「サトウの切り餅パリッとスリット」を発売した（甲３７～４２）。
ウ新聞記事等
上記「サトウの切り餅パリッとスリット」及び「越後ふっくら名人」について，以下のとおり，新聞記事等が掲載されている。


(ｱ)フード・ウイークリー    第１６３５号平成１５年９月２２日発行「１９８３年（Ｓ５３）（判決注・「Ｓ５８」の誤記）に現在の包装もちのスタイルでもある，もちをひとつひとつ個包装パックにした『シングルパック』を世に送り出した佐藤食品工業・・・が，より進化した包装もちのスタイルとして，新製品を投入した。商品名は『サトウの切り餅パリッとスリット』・・・で，９月から出荷を始めている。」，「今回発売された『サトウの切り餅パリッとスリット』は，・・・もちの上下面に十文字の切れ目と，側面にも２本線の切れ目の加工を施すことで，オーブントースターで焼く時に，こんがり且つふっくら焼きあがり，しかももち本来の食感が増す。」，「９月９日に開かれた専門紙向け発表会で，Ｄ社長はこの新製品について『次世代のスタンダードを狙っている。早ければ３年後には，市場ではこのスタイルが一般化するだろう』と大きな期待を語った。また，この切れ込みを入れた切り餅は，昨年イトーヨーカ堂でテスト販売された『こんがりうまカット』として市場では顔見せされているが，今回のパリッとスリットはもちの側面にも２本の切れ込みを入れることで，一層焼きあがりがよくなる加工を施している違いがある。」「一方，業界で最大のライバルでもある越後製菓も，・・・切りもち・丸もちの新製品『越後ふっくら名人切餅』・・・『同まる餅』・・・を８月２０日から発売している。このふっくら名人の特徴は，もちの側面に切れ込み加工を施すことで，オーブントースター調理の際に，より一層もちを見栄え良く焼くことが出来るというもの。」（甲３７。なお，甲３８，３９にも概ね同様の記載がある。）(ｲ)フード・ウイークリー    第１６３６号平成１５年９月２９日発行「もちに切れ込みを入れて，焼き上がりと食感をよくする技術を施した製品が佐藤食品と越後製菓から発売された。こうした発想は，各社ともテスト段階では構想にあったものの，実用化に踏み切ったのは，佐藤食品がイトーヨーカ堂向けに発売していた商品が最初。それはもちの上下面に十字の切れ込みを施したもので，今年はそれに側面にも２本の切れ込みを施した製品で全国展開する。また，越後製菓は，もちの側面に切れ込みを入れた商品を発売し，ＣＭを投入して積極的な展開をする。Ｄ社長は『次世代のスタンダードになるだろう』と抱負を語るだけに・・・」（甲４０）
(ｳ)商経アドバイス    平成１５年９月１６日発行「サトウの切り餅パリッとスリットについてＥ常務取締役が次の通り説明した。」，「・・・昨年，パリッとスリットをイトーヨーカ堂（商品名＝こんがりうまカット）に提案したところ好調だった。今回のパリッとスリットでは，昨年の上下に十文字のスリットに加え，サイドに２本入れた点が異なる。」（甲４１）
(ｴ)新潟日報    平成１５年９月２４日発行
「佐藤食品工業は『パリッとスリット』を九月から発売。・・・上下面に深さ六㍉の切れ込みを十字に入れ，長い方の側面にも深さ四㍉の二本の直線を平行に入れた。・・・同社は昨年秋から，上下面だけ切れ込みを入れた商品を試験販売していたが改良。・・・Ｅ・常務は『個包装商品発売から約二十年もしてこなかった，新しい切りもちの提案をしたかった』と話し，初年度売上げ二十億円を目指す。越後製菓も，側面全周に深さ七㍉の切れ込みを一本入れた『ふっくら名人』を開発し，切りもちと丸もちの二タイプで八月下旬に発売。」（甲４２）
(2)判断
アＡ公証人に提出された本件餅と「こんがりうまカット」の同一性上記認定事実によれば，原告からＡ公証人に提出された本件餅には，上面及び下面（直方体における最も広い面で上側ないし下側に位置する面）に十文字の切り込みが施されているほか，上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに，長辺部の全長にわたり切り込みが施されていたこと，本件餅２０個はすべて個包装され，更に４辺がシールされた外袋に封入されていたこと，外袋裏側下端のシール部のほぼ中央部には，「賞味期限２００３．１０．１７」と印刷されていたこと，が認められる。そして，原告は，本件餅は，平成１４年１０月１８日に製造され，同月２１日以降，イトーヨーカ堂において販売されたものであると主張し，当時原告広域流通部広域量販課係長（現・原告営業本部名古屋支店営業課勤務）であったＦ（以下「Ｆ」という。）が，これに沿う陳述（甲２）及び本件別訴における証言（乙２）をしている（以下，これらを併せて「Ｆ証言等」という。）。すなわち，Ｆ証言等は，本件餅が保管されていた状況について，①本件餅は，原告開発部のＧ（以下「Ｇ」という。）が，平成１４年１０月２１日，イトーヨーカ堂新潟木戸店において購入したものと聞いている，②原告では，後々のクレーム対応のため，製品を一定期間（「半年なり，１年，２年」）保管している，③しかし，本件餅は，上記クレーム対応のためでなく，営業と開発部が共同するという新たな開発スタイルであったという，原告の歴史という部分を踏まえて長期間保管していた，などと述べる。
これに対し，平成１４年当時，イトーヨーカ堂食品事業部加工食品担当バイヤーであったＢは，平成１４年にイトーヨーカ堂において販売した「こんがりうまカット」は，上面及び下面にのみ切り込みがあり，側面には切り込みがなかった，平成１５年に原告から「こんがりうまカット」の特徴である切り餅の上下面に十字の切り込みを入れることに加え，側面にも切り込みを入れた「パリッとスリット」の販売を他社店舗で始めたいとの申出を受けたなどと，Ｆ証言等と相反する陳述（甲４７，４８）及び上記別訴における証言をしている（以下，これらを併せて「Ｂ証言等」という。）。
この点，上記Ｆ証言等は，Ｇが購入したとされる餅（甲７）と本件餅との同一性について裏付けとなる証拠がなく（むしろ，甲７には，「試食サンプル商品購入代金」と記載されており，Ｆ証言等において説明されている購入目的とは齟齬がある。），原告における製品等の保管状況も判然としない。また，本件餅を長期間保存していたという目的自体，「原告の歴史という部分を踏まえ」などという，極めて不自然なものである。


さらに，上記認定事実によれば，本件餅は，上面及び下面（直方体における最も広い面で上側ないし下側に位置する面）に十文字の切り込みが施されているほか，上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに，長辺部の全長にわたり切り込みが施されているのに対し，外袋の写真及び個包装の図においては，切餅の上面に十文字の切り込みがされているものの（個包装の図によれば，下面にも十文字の切り込みがあることが合理的に推測される。），上記側周表面の切り込みが記載されておらず，包装等に表示されている図柄と内容物が齟齬している。
この点に関してＦ証言等は，平成１４年７月ころ，「こんがりうまカット」の上下面に十字状の切り込みを設けることは決まっていたが，側面に切り込みを入れることは決まっていなかったため，外袋及び個包装は，上下面に十字状の切り込みのみを入れる仕様で発注し，同年９月ころデザインを確定した，その後，同年１０月ころ，「こんがりうまカット」の側面にも切り込みを入れることになったが，上記外袋及び個包装はそのままのものを使用した，時期は判然としないが，側面にも切り込みを入れることについて，口頭でＢの了解をもらったが，外袋及び個包装と齟齬することについては伝えていない，その後，側面の切り込みについて，工場から安全面，衛生面で問題が発生する可能性があるとの連絡を受けたため，同年１１月２３日からは，側面の切り込みがない「こんがりうまカット」を製造，販売するようになった，この点についても，口頭でＢの了解をもらった，などというものである。しかし，上記Ｆ証言等は，以下のとおりの理由から，到底採用することはできない。すなわち，①Ｂは，上記２回にわたる口頭での了解について強く否定していること（乙２），②食品業界大手である原告が，外袋及び個包装に示された商品の図柄と商品の内容とが齟齬する点について，全く配慮を欠いたまま，市場に置いているのは不自然であること，③側面に切り込みを入れるか否かという，切餅としての重要な特徴的構成を突然変更したにもかかわらず，いずれもＢとの間の口頭でのやりとりのみで処理することは不自然であること，④一度，販売を開始した商品について，安全面，衛生面で問題が発生する可能性があるという事情によって，その特徴的な構成を変更したにもかかわらず，その経緯を示す記録が何ら残されておらず，公表もしていないのは不自然であること，⑤特徴的な構成である側面の切り込みを短期間で変更せざるを得ない，他の合理的な理由及び説明は何らされていないことなどの諸事情を総合すると，上記Ｆ証言等の内容は，到底採用することはできない。以上のとおりの経緯に照らすと，本件餅が平成１４年１０月１８日に製造され，同月２１日以降，イトーヨーカ堂において販売された「こんがりうまカット」であるとの事実を認めることはできない。
イ原告特許の出願経緯等
上記認定事実によれば，原告は，平成１４年９月６日，切餅及び丸餅の「上下面から切り込みを入れたこと」との構成が特許請求の範囲に記載された特許出願（原告特許①）をして，次いで同年１０月２１日，「こんがりうまカット」を販売したこと，また，その翌年である平成１５年７月１７日，「上面，下面，及び側面に切り込みを入れたことを特徴とする切り餅」との構成が特許請求の範囲に記載された特許出願（原告特許②）をして，次いで，同年９月１日，切餅の上下面及び側面の長辺部に２本の切り込みをいれた「パリッとスリット」を販売したことが認められる。しかるに，原告特許①に係る明細書（甲３６）においては，切餅の側面の切り込みについては，何らの説明もない。仮に，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」に，上下面のみならず側面にも切り込みが施されていたならば，原告は，原告特許②に係る発明について，特許出願前に自ら公然実施をしていながら，その事実を秘匿して特許出願に至ったということになる。むしろ，上記出願に係る事実経緯を総合するならば，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」には，上下面に切り込みが施されていたものの，側面には切り込みが施されていなかったと推認される。
ウ新聞記事等
上記認定事実によれば，原告が平成１５年９月１日に発売した「パリッとスリット」について，複数の新聞記事等が掲載されている。これらの新聞記事等は，原告のＤ代表取締役やＥ常務取締役（現・原告代表取締役）の発言とともに「パリッとスリット」が紹介されているが，同記事等は，原告に対する取材を基にした記事と考えられる。この中で，再三，「パリッとスリット」の特徴として，前年に販売した「こんがりうまカット」と対比して，切餅の側面にも２本の切り込みを入れたことが強調されている。この点に関し，Ｆは，本件別訴において，Ｄ代表取締役が，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」の側面に切り込みが入っていることを，発売当時から認識していたと証言するが（乙２【１９頁】），同証言は，上記新聞記事等からうかがえる原告代表者らの認識と齟齬することとなる。上記新聞記事等に照らすならば，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」には，上下面にのみ切り込みが施され，側面には切り込みが施されていない商品であったと認めるのが相当である。
エ上記のとおり，本件餅の保管目的，保管状況等一切の事情が判然としない上，本件餅の外袋の写真及び個包装の図と内容物が齟齬すること，原告が自らの主張と整合しない特許出願を行っていること，「パリッとスリット」において初めて切餅の側面に切り込みが入ったとの新聞報道がされていること，などに照らすと，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」は，上下面に切り込みが施されていたものの，側面には切り込みが施されていない商品であったと認めるのが合理的である。これに反するＦ証言等は，不自然な点が多く，Ｂ証言等とも相反しており，採用することができない。
なお，原告は，平成１４年７月ころ，株式会社山由製作所に対し，「サイドスリットカッター」との名称の付された装置を１０台発注し，同年９月３０日に納品されたとする取引書類等（甲１６ないし１９）を提出する。しかし，これらの装置がいつ如何なる用途に使用されたものかは判然としない上，このような取引書類等から直ちに，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」の側面に切り込みが施されていたと認めることはできない。また，甲２０は社内資料にすぎず，その作成及び保管の状況も判然としないから，これをもって，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」には，上下面のみならず，側面にも切り込みが施されていたと認めることは困難である。その他，本件全証拠によるも，上記推認を覆すに足りる証拠は存在しない。
(3)小括


以上によれば，平成１４年１０月２１日に発売された「こんがりうまカット」に，上下面のみならず側面にも切り込みが施されていたと認めるに足りる証拠はなく，本件餅（甲１発明）は，上記「こんがりうまカット」と同一のものとは認められない。また，本件餅（甲１発明）自体，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明と認めるに足りる証拠は存在しない。そうだとすると，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明と認められるのは，原告が平成１４年１０月２１日以降，イトーヨーカ堂各店舗において発売した「こんがりうまカット」，すなわち切餅の載置底面又は平坦上面に十文字の切り込みが施された発明であって，本件発明１の構成要件Ａにおいて，本件発明１と一致するが，切餅の側周表面に，周方向に一周連続させて角環状とした若しくは対向二側面に切り込み等を設け，焼き上げるに際して上記切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅との点，すなわち，構成要件ＢないしＥにおいて，本件発明１と相違する。
したがって，本件発明は，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明とはいえず，また，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明（上記「こんがりうまカット」）に基づき容易に想到できたともいえない。なお，前記第２の３のとおり，審決は，本件餅（甲１発明）が，本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明に当たるか否かについて，明確に判断しないまま，本件発明１の構成要件Ｂについて，「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・・切り込み部又は溝部を設け」るとは，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けず，上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設けるものであるとして，本件発明１は，甲１発明と同一でない，また，甲１発明に基づいて容易に想到できたとはいえないと判断した。審決の上記判断は，本件餅（甲１発明）が本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明か否かという点について，明確に認定判断をしなかった点において妥当を欠くものの，本件発明の新規性を肯定し，容易想到性を否定した結論において誤りはなく，審決を取り消すべき違法はない。２取消事由１（特許法３６条６項２号違反－構成要件Ｄ）について原告は，本件明細書には，構成要件ＡないしＣを充足する切餅を焼き上げると，焼き上がりは自動的に，①「最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態」の焼き上がり形状，あるいは，②「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような」焼き上がり形状となる旨記載されているから，構成要件Ｄにおいて，これらの形状を区別する基準及び上記①の形状となる構成が明らかにされなければならないにもかかわらず，この点が明らかにされていないので，本件発明の特許請求の範囲の記載は明確性を欠く，と主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
まず，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成要件Ｄの記載部分中に，当業者が，本件発明の技術的範囲を理解することができないような不明確な点はない。のみならず，以下の経緯に照らしても，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成要件Ｄの記載部分中に，不明確な点はなく，原告の主張は，理由がない。すなわち，当初明細書（甲２２の２）の特許請求の範囲には，「【請求項１】角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の載置底面ではなく上側表面部に，周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする餅。」との記載があり，当初図面３，５（甲２２の３。順に別紙図４，２のとおり）には，丸餅や切餅の切り込み部の上側がやや片持ち状態に持ち上がった図が示され，また，本件明細書の段落【００２７】には，「即ち，立直側面たる側周表面２Ａに切り込み３をこの立直側面に沿って形成することで，図２に示すように，この切り込み３に対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり，前述のように最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり，自動的に従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しく食することができる焼き上がり形状となる。」との記載がある。当初明細書においては，特許請求の範囲に，角形の切餅と丸形の丸餅が共に記載されていたこともあり，発明の詳細な説明において，焼き上げるに際して膨化した状態を表現するため，焼きはまぐり，サンドウイッチ又は最中との語を用いて説明していた。このような経緯を考慮すると，本件発明の特許請求の範囲の請求項１の構成要件Ｄの記載部分は，角形の切餅に関し，焼き上げるに際して，均等膨化したもの，及び，不均一に膨化したものの両者を含むものとして特定しているものと理解することができ，この点について，不明確な点はないといえる。また，構成要件Ｂ，Ｃにおいて，切り込み部等の場所は，明確に特定されている。
したがって，本件発明１の特許請求の範囲の構成要件Ｄ及びこれを引用する本件発明２の特許請求の範囲の記載は明確であって，原告の上記主張は採用することができない。
３取消事由２（特許法３６条６項１号違反－構成要件Ｄ）について原告は，構成要件Ｄは，焼き餅をほぼ均一に焼き上げることが可能となるように，上記②の形状ではなく，上記①の形状に膨化変形することを構成要件としたものであるが，上記①の形状に膨化変形するための具体的方法，手段は，発明の詳細な説明に記載されておらず，このような構成が自明なことともいえず，本件発明は，発明の詳細な説明に記載されていない発明について，特許請求の範囲に記載して特許発明としたものである，と主張する。
しかし，上記２のとおり，構成要件Ｄには，角形の切餅に関して，焼き上げるに際して，均等膨化したもののほか，不均一に膨化したものも含んだものとして特定しているものと理解することができ，均等膨化のためには，切り込み部を長く形成することや均等に形成することが有利であることは，技術常識といえる。したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２は，発明の詳細な説明に記載されていない発明について，特許請求の範囲に記載したものとはいえず，原告の上記主張は採用することができない。


平成２４年９月２８日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年（ワ）第６９０４号職務発明対価請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月１３日
判                  決
神奈川県鎌倉市＜以下略＞
亡Ｘ訴   訟承継   人
原                   告      Ａ1
東京都品川区＜以下略＞
亡Ｘ訴   訟承継   人
原                   告      Ａ2
神奈川県鎌倉市＜以下略＞
亡Ｘ訴   訟承継   人
原                   告      Ａ3上記３名訴訟代理人弁護士      笠原基   広同                            中村京   子
東京都中央区＜以下略＞
被                    告      株式会   社Ｙ
同代表   者代表   取締役        Ｂ
同訴訟   代理人   弁護士        寺島秀   昭同                            牧野英   之
主                  文
１被告は，亡Ｘ訴訟承継人原告Ａ1に対し，２８万４９４４円及びこれに対する平成２３年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告は，亡Ｘ訴訟承継人原告Ａ2に対し，１４万２４７２円及びこれに対する平成２３年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被告は，亡Ｘ訴訟承継人原告Ａ3に対し，１４万２４７２円及びこれに対する平成２３年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用は，これを１０分し，その９を原告らの負担とし，その余を被告の負担とする。
６この判決は，第１ないし第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，亡Ｘ訴訟承継人原告Ａ1（以下「原告Ａ1」という。）に対し，金４２５万円及びこれに対する平成２３年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告は，亡Ｘ訴訟承継人原告Ａ2（以下「原告Ａ2」という。）に対し，金２１２万５０００円及びこれに対する平成２３年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被告は，亡Ｘ訴訟承継人原告Ａ3（以下「原告Ａ3」という。）に対し，金２１２万５０００円及びこれに対する平成２３年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，被告の従業員であった訴訟承継前の原告（訴訟被承継人）亡Ｘ（平成２３年１２月９日死亡。以下「亡Ｘ」という。）が，被告に在職中の平成２０年９月３日，被告の業務範囲に属し，かつ，亡Ｘの職務に属する「ＬＥＤ照明装置」に関する後記発明をし，同日，その特許を受ける権利を被告に承継させたとして，亡Ｘの相続人である原告らが，特許法３５条３項に基づく対価９４６７万９４７９円をそれぞれの相続割合（後記のとおり，原告Ａ1が２分の１，原告Ａ2及び原告Ａ3がそれぞれ４分の１）により相続した額の一部請求として，被告に対し，原告Ａ1が４２５万円，原告Ａ2及び原告Ａ3がそれぞれ２１２万５０００円，並びに，これらに対する平成２３年３月２５日（訴状送達の日の翌日）から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年５分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。２前提事実（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下，証拠の番号の掲記に当たり，枝番の表示を省略することがある。）
(1)当事者
ア被告は，ＬＥＤ（発光ダイオード）照明等を製造販売している株式会社である。
イ亡Ｘは被告の元従業員であり，その在職期間は平成２０年４月から平成２２年８月３日までである。〔乙１〕
亡Ｘは，平成２３年３月１日，本件訴訟を提起したが，本件訴訟係属中の平成２３年１２月９日に死亡した。
原告Ａ1は亡Ｘの妻であり，原告Ａ2及び原告Ａ3は，亡Ｘの子である。原告らは，亡Ｘの遺産につき，原告Ａ1につき相続分２分の１，原告Ａ2及び原告Ａ3につきそれぞれ相続分４分の１の割合で，それぞれ承継した。
(2)亡Ｘの職務発明
ア亡Ｘは，平成２０年９月３日，後記イの発明をした。同発明は，ＬＥＤ照明装置に関するものであり，被告の業務範囲に属し，かつ，亡Ｘの職務に属する発明であった。亡Ｘは，同日，同発明について特許を受ける権利を被告に譲渡した。
イ被告は，次の発明を特許出願し，特許登録を経た（請求項の数６。以下「本件特許」といい，特許請求の範囲請求項１に係る発明を「本件発明」という。）。
(ｱ)特許   番号     第４３３４０１３号
(ｲ)発明の名称     ＬＥＤ照明装置
(ｳ)出   願日      平成２０年９月２９日
(ｴ)登   録日      平成２１年７月３日
(ｵ)発   明者      亡Ｘ
(ｶ)特許請求の範囲
【請求項１】
複数のＬＥＤと，前記複数のＬＥＤを支持する基板と，前記基板を覆うように配設される導光カバーとを有し，前記導光カバーは，円筒形に形成するとともに，その一端から他端までの軸直角方向における内壁の断面形状を，前記複数のＬＥＤが発する光の等光照射強度形状に従って成型された楕円形状としたことを特徴とするＬＥＤ照明装置。
ウ構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，各記号に従い，順に「構成要件ⅰ」などという。）。
ⅰ複数のＬＥＤと，
ⅱ前記複数のＬＥＤを支持する基板と，


ⅲ前記基板を覆うように配設される導光カバーとを有し，ⅳ前記導光カバーは，円筒形に形成するとともに，ⅴその一端から他端までの軸直角方向における内壁の断面形状を，前記複数のＬＥＤが発する光の等光照射強度形状に従って成型された楕円形状としたことを特徴とするＬＥＤ照明装置。
エ被告の行為及び被告製品の構成
被告は，「アプラ」又は「ＡＰＬＡ」ピュアミルキーという商品上の表示を付したＬＥＤ照明装置を販売している（以下「被告製品」という。）。被告製品の構成は，次のとおりである（以下，各記号に従い，順に「構成ａ」などという。）。
ａ複数のＬＥＤを備えている。
ｂ基板上に前記ＬＥＤが支持されている。
ｃ前記基板を覆うように導光カバーが配設されている。ｄ前記導光カバーは，円筒形に形成されている。
ｅ前記導光カバーの一端から他端までの軸直角方向における内壁の断面形状は，前記複数のＬＥＤが発する光の等光照射強度形状に従って成型された楕円形状である。
オ対比
(ｱ)構成要件ⅰについて
被告製品の構成ａと本件発明の構成要件ⅰを対比すると，被告製品は，構成要件ⅰを充足する。
(ｲ)構成要件ⅱについて
被告製品の構成ｂと本件発明の構成要件ⅱを対比すると，被告製品は，構成要件ⅱを充足する。
(ｳ)構成要件ⅲ
被告製品の構成ｃと本件発明の構成要件ⅲを対比すると，被告製品は，構成要件ⅲを充足する。
(ｴ)構成要件ⅳ及びⅴ
被告製品の構成ｄ及びｅと本件発明の構成要件ⅳ及びⅴをそれぞれ対比すると，被告製品の導光カバーは円筒形であり，その断面形状は楕円形状であり，このような楕円形状は，複数のＬＥＤが発する光の等光照射強度形状に従って成型されているから，被告製品は，構成要件ⅳ及びⅴをそれぞれ充足する。
上記(ｱ)ないし(ｴ)のとおり，被告製品は，本件発明の構成要件ⅰないしⅴを全て充足するから，本件発明の技術的範囲に属する。なお，「アプラ」又は「ＡＰＬＡ」ピュアミスティ及び同ピュアクリスタルという商品上の表示を付したＬＥＤ照明装置については，光拡散技術によって蛍光灯と同等の照度分布を実現しているものではない。
カ本件特許権の譲渡
被告は，平成２２年５月２５日，Ｏ株式会社（以下「Ｏ」という。）に対し，本件特許権を譲渡した（以下「本件特許権譲渡」という。）。
(3)被告における職務発明規定の内容
ア被告における就業規則である「正社員就業規則」（乙２）には，その第６２条において職務発明に関する規定があり，その内容は，下記のとおりである（以下「本件職務発明規定」という。）。
記「従業員が会社における自己の現在又は過去における職務に関連して発明，考案をした場合で会社の要求があれば，特許法，実用新案法，意匠法等により特許，登録を受ける権利又はその他の権利は，発明者及び会社が協議のうえ定めた額を会社が発明者である従業員に支払うことにより，会社に譲渡又は継承されるものとする。」
イ亡Ｘは，被告を退職するに当たって職務発明の対価を請求し，これに対し被告は，解決金の趣旨で２０万円を支払うことを提案したが，亡Ｘが承諾しなかったため，本件職務発明規定に定める「協議」は調っていない。ウその他，本件において，職務発明の対価についての契約，勤務規則その他の定めはない〔弁論の全趣旨〕。
３争点
本件の争点は，亡Ｘが職務発明について本件特許を受ける権利を被告に承継させたことに対する相当の対価として支払を受けるべき額の有無及びその数額であり，具体的には，次のとおりである。
(1)被告が本件発明の実施許諾によって他社から受けた実施料の有無及びその額(2)被告が本件特許権譲渡より前の期間において本件発明を自ら実施したこ
とにより受けるべき利益の有無及びその額
(3)被告が本件特許権譲渡を行ったことにより受けるべき利益の有無及びそ
の額
(4)被告が本件特許権譲渡以後の期間において本件発明を自ら実施すること
により受けるべき利益の有無及びその額
(5)被告の貢献度等
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（被告が本件発明の実施許諾によって他社から受けた実施料の有無及びその額）
〔原告らの主張〕
(1)被告は，平成２０年６月１日から平成２１年５月３１日までの間に，他社に対して本件特許の実施を許諾した。被告の損益計算書（甲３，乙３）によれば，当該期間中の「ロイヤリティ売上高」は合計９４３万２０００円である。被告は，本件特許以外にはライセンス可能なめぼしい知的財産等を有   してい   なかっ   たから   ，決算   書類中   の損益   計算書   に記載   された   上記「ロイヤリティ売上高」は全て本件特許のライセンスによるものである。したがって，その全額が，本件特許によって現実に得られた利益になるというべきである。
すなわち，被告は，Ｐ株式会社（以下「Ｐ」という。）及び被告製品の委託製造業者であるＱ株式会社（以下「Ｑ」という。）に本件特許を実施させていたものである。しかるに，被告には信用力がない上に，Ｑに対する保証金を支払う資力もなかったため，Ｐが受注及び製造委託をした上で売上金を取得し，被告に対しては売上金から，本件発明を実施するＰらが負担すべき特許実施許諾の対価である特許ロイヤリティを支払うという商流が形成された。このように，ロイヤリティ売上高として計上されている収入は，当初から当事者間でも特許ロイヤリティであると理解されており，それゆえに，勘定科目にもそのように記載されていたものであり，「新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書」（甲１０）の９頁４項，１０頁５項の記載もこれに沿うものである。
(2)被告の主張に対する反論
被告は，「ロイヤリティ売上高」に記載された金額は本件特許の実施許諾等の対価ではない旨主張する。


しかし，「ロイヤリティ」という言葉は，一般に「特許権・著作権などの使用料」（新明解国語辞典第５版），「特許権・著作権の使用料」（広辞苑第５版）を意味する。また，会計実務において，ロイヤリティ勘定が使用されることは多いが，通常は実施料やフランチャイズ料といった売上げに使用されるのであり，被告が主張するように，それがロイヤリティとしての性質を有さないにもかかわらず，専門家である会計士が「ロイヤリティ」という勘定科目で計上すること自体不自然である。
被告の主張によれば，被告は被告製品の製造も販売もしないまま，これらをすべてＰらにさせた上で，同社より，売上げから製造業者への支払を控除した額を収受したことになる。被告が何ら活動もしていないのに，このような不労所得のような収入が発生するはずはなく，結局，「ロイヤリティ」はその名称どおり，何らかの無体財産の使用料であったとしか合理的な説明のしようがない。
このような無体財産としては，一般的には工業所有権，のれん代，デザイン料，ノウハウ等が考えられるが，本件特許の通常実施権がロイヤリティに含まれないとする事情はない。そして，本件において他にみるべき無体財産は存在しないのであるから，独占的排他権であり対世的な効力を有する特許権が「ロイヤリティ」の大きな部分を占めることは明らかであり，その占める割合は，少なく見積もっても「ロイヤリティ売上高」の５０％を下ることはあり得ない。
そうすると，仮に被告の主張を前提としても，｢ロイヤリティ｣には実質的に本件特許の通常実施権を許諾することについての対価が含まれることは明らかであり，９４３万２０００円のうち，同対価は低くともその５０％である４７１万６０００円を下回ることはない。
〔被告の主張〕
被告の平成２０年度の損益計算書等（甲３，乙３）における「ロイヤリティ売上高」という勘定科目は，次のような事情で設けられたものであって，本件特許の実施許諾等の対価ではない。
すなわち，被告は，設立後まだ日の浅いいわゆるベンチャー企業であって，信用力が必ずしも十分でないため，顧客から受注したり，製造業者に製造を委託するに当たり，Ｐを間に介して取引を行っている。そのため，売上金も基本的にはすべてＰから被告に支払われる。ただ，平成２１年初め頃，被告の経理の都合で，ある特定の顧客の取引に関して，Ｐの了承を得て同社を介さずに顧客が直接被告に支払うという形を取ったことがあった。その際，被告においては，その売上金について後に調整が必要となることから，他の取引にかかる売上金と区別しておく必要があり，顧問会計士が「ロイヤリティ売上高」という名称の勘定科目を使用して区別するに至ったものである（乙３，１３～１５）。なお，「新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書」（甲１０）の９頁目には「ライセンス」という言葉が用いられているが，実際は，Ｐを介して製造を委託しているのであって，被告の認識からすれば適切な表現ではなかった。
２争点(2)（被告が本件特許権譲渡より前の期間において本件発明を自ら実施したことにより受けるべき利益の有無及びその額）
〔原告らの主張〕
(1)本件特許権譲渡より前の期間（平成２１年６月から平成２２年４月までの期間）の本件発明の実施により受けるべき利益の額と評価される額は，次のとおり，被告製品の売上高１億７５万８５００円に，超過売上率５０パーセント，仮想実施料率１０パーセントを乗じた額を下回ることはない。
ア本件発明の実施による売上高
本件発明の実施品である被告製品の，平成２１年６月から平成２２年４月までの売上高は，１億７５万８５００円である（乙３９）。
イ被告製品の超過売上高
被告製品は，市場におけるＬＥＤ照明装置の中でも，蛍光灯と同等の配向特性，照度分布を実現しているため（甲５），使用者の違和感が少なく，本件発明を実施することにより他のメーカーに対する性能上の優位性があった（甲５，６）。この点に鑑みると，上記売上高に占める超過売上高の割合は，５０％を下ることはない。
ウ仮想実施料率
ＬＥＤ照明の分野は，近年成長が著しく，マーケットの成長及び特許出願件数も急増している（甲９）。そうすると，上記のような本件発明の独創性，市場性を重視すれば，本件発明にふさわしい実施料率は，１０％を下ることはない。
(2)被告の主張に対する反論
ア被告は，被告製品は市場における優位性がなく，およそ被告に利益をもたらさなかったから，超過売上高はないと主張する。しかし，本件発明に技術的な優位性があったことは事実である。すなわち，被告製品の有する光拡散性は，ＬＥＤ照明にとって重要な特性であり，このことは，被告自身がそれをカタログ等で標榜していることからも明らかであり（乙６），そのような重要な特性を早期に達成した被告製品には，本件発明が寄与する性能上の優位性があったものである。
被告は，被告製品に技術的優位性がない証拠として亡Ｘのメール（乙５）の内容について主張するが，これは，もともと広角のランバート拡散ＬＥＤを使用すれば，本件発明を使用するまでもなくＬＥＤの光が広角に拡散するため，それを前提にすれば，本件発明の実施では競合他社を牽制できる機会は少ないと述べているにすぎない。
したがって，被告の上記主張は失当である。
イまた，被告は，被告においては多額の販売費及び一般管理費をかけ，営業担当が多大な労力を費やすことでようやく一定の売上げを得たが，利益を生み出すには至らなかったと主張する。
しかし，使用者の利益率は超過売上げについて考慮すべきものとは考えられず，そもそも被告の利益率の低さは被告製品の販売に直接関係はなく，役員報酬といった経費が高いことに起因するコスト高体質によるものであり，超過売上げの算定に際して考慮すべきではない。また，市場に代替技術が存在する場合でも，技術の優劣といった格別の事情のない限り超過利益は認められ，その場合，超過利益率は原則的には５０％を基本とすべきである。そして，本件では，技術の優劣等の格別の事情は認められないのであるから，少なくとも超過利益率は５０％であることは明らかである。
ウさらに，被告は，仮想実施料率が一般的な値を超えると解すべき理由はないと主張する。
しかし，本件発明に技術上の優位性があったことは前記のとおりであり，仮に被告の主張を前提としても，本件発明の実施料率が一般的な値を下回るとする理由もないのであり，少なくとも仮想実施料率が４％を下ることはあり得ない。
〔被告の主張〕
(1)本件特許を使用した被告製品は，市場における優位性がなく，およそ被告に利益をもたらさなかったものであり，被告は本件発明の実施品によって利益を上げていないから，本件発明の実施によって既に受けた利益と評価されるものは生じておらず，超過売上高はない。


すなわち，蛍光灯と同等の特性，照度分布を実現しているＬＥＤ照明装置は被告製品に限られないのであって，そのような競合他社の同種の製品と比べても，本件特許に格別の優位性はなったものである（乙４）。この点，亡Ｘ自身も被告代表者に宛てた電子メールの中で，「敢えてカバーを楕円形状にする必要はなく，カバーの形状で競合他社を牽制できる機会は少ないと考えます。」と述べ，本件特許が競合他社製品と比べて優位性がないことを自ら認めていた（乙５）。被告製品の強みとなっていたのは消費電力が少ないこと，信頼性の高いＳ製のＬＥＤを使用していること，生産工場が国内であったこと，被告がＬＥＤ照明推進協議会に加盟していることなどであったが，結局それらの事情は売上げにつながらなかったものである。
(2)また，被告においては多額の販売費及び一般管理費をかけ，営業担当が多大な労力を費やすことでようやく一定の売上げを得たものの，利益を生み出すには至らなかった。
すなわち，被告は，平成２１年５月３１日の決算において売上総利益が１３７１万７３８４円であったのに対し，販売費及び一般管理費が８３０８万０９２３円であったため，６９３６万３５３９円の営業損失を計上し（甲３），また，平成２２年５月３１日の決算においても売上総利益が５４４４万８５５９円であったのに対し，販売費及び一般管理費が５７０３万９７９６円であったため，結局，２５９万１２３７円の営業損失を計上しているのであって，営業利益は存在しないものである（甲７）。(3)なお，仮想実施料率についても，上記のとおり，本件特許を使用した被告製品において市場における優位性がないことに照らせば，仮想実施料率が一般的な値を超えると解すべき理由はない。
３争点(3)（被告が本件特許権譲渡を行ったことにより受けるべき利益の有無及びその額）
〔原告らの主張〕
(1)被告は，平成２２年５月，Ｏに対し，本件特許権を対価２５００万円で譲渡している（甲１，乙８）。かかる対価は，その全額が本件特許によって現実に得られた利益であり，譲渡日から特許期間満了日までの実施料相当額と等価であって，同２５００万円は，被告が，本件特許権譲渡を行ったことに係る本件発明の実施により受けるべき利益の額というべきである。
(2)被告の主張に対する反論
被告は，本件特許権譲渡において，譲渡契約上の対価は２５００万円とされていたとしても，それは，本件特許の財産的価値を２５００万円と評価したものではなく，被告のＯに対する債務を消すことを主眼に代物弁済的な処理をしたものである旨主張する。
しかし，被告が主張するような，Ｏから借入れがあった事実や，代物弁済であった事実は客観的証拠により裏付けられているものではない。なお，本件特許権譲渡に関する譲渡契約書（以下「本件譲渡契約書」という。乙８）において，１２００万円が内金として支払われていることが記載されており，これが被告の主張と一致するかのようであるが，特許権譲渡契約において内金の支払があったからといって，事前の消費貸借契約があったとか，これが代物弁済であったなどと認定するにはあまりにも証拠と要証事実との関連性が希薄すぎるというべきであるから，このような記載は被告の主張を裏付ける証拠とはなりえない。また，Ｏのような会社が，契約書が存しているにもかかわらず，そのような虚偽・仮装取引をしたとするのも不自然である。
仮にこの譲渡が代物弁済的なものであったとしても，被告は本件特許によって２５００万円の対価を現実に得ているのであり，これは特許によって得られた利益としかいいようがないはずである。
〔被告の主張〕
(1)本件特許は，競合他社との熾烈な販売競争において優位性がなかったので，平成２２年初め頃，被告の会社運営は厳しい状況になり，運転資金としてＯから合計１５００万円を借り受け，同年５月末までになお追加で１０００万円を借り入れる必要が生じた。ただ同年５月末は被告にとって決算期であり，赤字決算となることを避けたいという事情もあったため，追加で１０００万円を借り入れるに当たってＯに本件特許権を譲渡することとし，それで合計２５００万円の借入金を消すことにした（乙８）。すなわち，本件特許権譲渡がなされた時点で本件特許は市場における優位性，競争力がなく，被告はその価値が２５００万円に到底見合うものではないと考えていたし，Ｏも本件特許自体に価値を認めていたわけではなかったが，同社は被告の経営状況を理解して，債務を消すことを主眼に代物弁済的な処理として受け入れてくれたものである。また，当事者が特許に市場価値を認めて譲渡したのであれば，当然特許価値の査定を行ったはずであるが，本件特許権譲渡の当事者間では譲渡に際し本件特許の価値を査定したこともない。
(2)以上によれば，本件特許権譲渡において，譲渡契約上の対価が２５００万円とされていたとしても，それは，本件特許の財産的価値を２５００万円と評価したものでないことは明らかである。
４争点(4)（被告が本件特許権譲渡以後の期間において本件発明を自ら実施することにより受けるべき利益の有無及びその額）
〔原告らの主張〕
(1)被告製品の平成２２年５月から平成２３年５月までの売上げに係る利益
について
被告が本件特許をＯに譲渡した平成２２年５月からＯから被告への本件特許の無償通常実施権許諾期間が満了する平成２３年５月までの売上げは，合計２０９７万円である（乙３９）。この無償通常実施権の許諾は，本件特許の譲渡契約の特約としてなされたものである。すなわち，被告は，本件特許の排他的効力によって一定の利益を得るにもかかわらず，かかる特約によって本件特許の実施料は無償とされているのであるから，本件特許の譲渡によって，上記期間の売上げより算出する仮想実施料相当額の利益を得ているといえる。
(2)被告製品の平成２３年６月から本件特許の存続期間満了までの売上げに係
る利益について


本件発明の実施品の平成２１年６月から平成２３年５月までの売上高は，１億２１７２万８５００円を下らず，同期間の平均年間売上高は，６０８６万４２５０円を下らない。そうすると，被告が受けるべき１年あたりの利益は，次のとおり，３０４万３２１３円を下ることはない。６０８６万４２５０円×０．５（超過売上率）×０．１（仮想実施料率）＝３０４万３２１３円そして，平成２３年６月から本件特許が満了する平成４０年９月２９日までは約１６年間であり，上記１年あたりの利益に１６年に対応するライプニッツ係数１０．８３７８を乗じると，被告が受けるべき利益は，次のとおり，３２９８万１７２８円を下ることはない。３０４万３２１３円×１０．８３７８＝３２９８万１７２８円
〔被告の主張〕
原告は，被告の利益として権利満了日までの超過売上高を漫然と計上しているが，本件特許に市場における優位性はなく，またそれゆえに次世代の新製品には使用されていないのであって，今後２２０か月もの間同じような売上げをもたらすことはあり得ない。
また，   前記の   ように   ，本件   特許は   既に譲   渡済み   であり   ，本件   譲渡契   約書（乙８）における無償実施権の許諾も平成２３年５月２０日で期間が満了したため，そもそも被告は本件発明を実施する権利を有さないから，被告製品が被告に利益をもたらすことはない。
したがって，本件特許権譲渡より後の期間の本件発明の実施により被告が受けるべき利益は存在しない。
５争点(5)（被告の貢献度等）
〔原告らの主張〕
(1)被告は，当初，従来品と同様な円筒状カバーによる試作品で何ら問題はないとの理由により本件発明を実施する必要はないとの判断を示していた。これに対して，亡Ｘは，照射角の小さいＬＥＤを用いるＬＥＤ照明装置を光源に用いた場合に輝度分布に明確な明暗差が生じるという問題意識から，独自に研究を続けて本件発明に至り，特許出願手続についても自ら外部の特許事務所に依頼するなど，その権利化までの作業を全て単独で行ったものである。
このように，本件発明は，主に亡Ｘが着想したものであり，発明の完成にも被告従業員の関与はうかがわれないのであって（甲１４及び１５），少なくとも本件発明は亡Ｘが主導したものである。
このような事情を考慮すれば，本件発明は専ら亡Ｘ主導の下で行われたというべきであるから，被告の貢献度は低いといわざるを得ず，５０％を上回ることはない。
(2)被告の主張に対する反論
被告は，本件発明の特徴は光を拡散するためにカバーを楕円形状にしている点にあるところ，この着想はもともとＣ（以下「Ｃ」という。）の研究の結果によりもたらされたものであって，本件発明は，Ｃの上記発明をベースに被告が継続して研究開発を行ってきた成果であって，亡Ｘは最後のまとめ段階に関わっていたにすぎない旨主張する。
しかし，本件発明の着想に具体的にＣらが関わったとする証拠は何ら存在せず，また，これらを評価するとしても，せいぜい発明の課題を示し，発明のきっかけを与えたにすぎず，発明の中核的な主題，具体的な課題解決方法は何ら示唆も教示もされていない。
この点，Ｃが，乙１９及び乙３１に記載されているような構造のカバーを発注していたとしても，これらの構造は，単なるＬＥＤの導光体ないしレンズとして機能するにすぎず，これらの構造は，導光カバーの内壁の断面形状を，ＬＥＤが発する光の投光照射強度形状に従って形成するという本件発明の特徴と何ら関係がなく，これらによって導光カバーにより十分な光の拡散を得るというような本件発明の効果が得られるともいえない。むしろ，Ｃの先行研究の結果は，本件発明の先行技術として認識されていたものである（甲１，段落【０００８】）。また，被告代表者のメール（乙２１），全体会議資料（乙２３）も，あくまでも発明行為ではなく，事前ないし事後の業務活動に対する関与があったことを示すにとどまり，仮にこれらが発明の完成に関するものであったとしても，本件発明に対する貢献度は極小であり，依然として亡Ｘが本件発明の中核的部分を完成させたことは明らかである。また，本件特許の権利化，すなわち特許事務所との連絡及び調整（甲１６，１７），関係者への報告（甲１８）も主に亡Ｘが行ったのであり，他者の関与をうかがわせる客観的証拠は存在しない。
以上の事情からすれば，被告の貢献度が５０％を上回ることはなく，仮に被告が主張するとおりに被告が本件発明に関与していたとしても，亡Ｘが本件発明について主導的な役割を果たしたことは明らかであるから，本件発明について仮に被告の寄与があったとしても，それが格別大きいとはいえず，使用者貢献度が９５％を上回ることはあり得ないというべきである。
〔被告の主張〕
次の(1)ないし(4)に述べるような本件特許開発の経緯に鑑みれば，本件発明は，発明そのものにしても権利化にしても被告の主導の下に行われていたものであり，また，被告の営業努力があって被告製品の売上げにつながったものであるから，被告の貢献度は限りなく１００％に近いというべきである。(1)Ｃは，長年に渡り，光及び照明に関する研究を行ってきた発明家であり，近年はＬＥＤ照明の研究開発を行っていた。被告は，このＣの開発したＬＥＤ照明を製造販売する会社として平成１９年６月１日に設立されたものである（乙２８，２９）。
Ｃ及び被告においては，信頼性の高いＳ製のＬＥＤ素子を使用した製品の開発を行っていたが，同社のＬＥＤ素子は照射角が狭かった。そのため，従来の蛍光灯のように光を拡散させるために照射角をいかに広げるかが重要な研究課題となっていた。
Ｃは，平成１９年３月２日，乳白色のアクリル樹脂製カバーによってＬＥＤ素子から射出された光を周囲に均一に拡げ効率的に利用することができるＬＥＤ照明について特許出願し（乙２６），さらに同年５月３０日には特許出願後の研究開発をふまえて実用新案の出願を行い，同年７月２５日に実用新案として登録を受けた（乙２７）。この実用新案の出願に際して，Ｃは考案を適用した具体的な実施の形態として，カバーに中空部を設けて二重構造にし，レンズ効果で光の拡散を図ることを提示している（乙２７図９，図１０）。


Ｃはこの二重構造のアイデアを基に研究を続け，試作品の製作にかかり，平成１９年１１月，そのアクリルカバーに関する発注を行っている（乙３１）。ただ，この試作品は非常に重量があるのが欠点で，商品化することはできなかった。
そのため，この欠点を克服して光の拡散を図る技術の研究が続けられ，Ｃは，平成２０年５月ころ，図面「図番０７０６２５－２」（乙１９）に示されるような形状のカバーを開発した。ここではすでにカバーの内側を楕円にすることで光を拡散するという発想が示されている。本件発明の特徴は光を拡散するためにカバーを楕円形状にしている点であるが（甲２），これはもともとＣにより着想されていたものである。(2)亡Ｘは，平成２０年４月２１日に被告に入社したが，被告に入社するまではＲ株式会社及びその関連会社において，主に無線通信システム機器等の設計開発に携わっていたものであって，照明機器の開発とは無縁であり（乙３５），照明機器開発の経験は全くなかった。
被告は，Ｃを中心に開発を進めていたＬＥＤ照明について，開発や特許出願などの上で研究成果を理論づけてまとめることが必要になると考えていたところ，亡ＸがＣＡＤ（コンピュータを使用して設計や製図をするシステム）の実務経験を有していたので，研究成果を理論づけＣＡＤでまとめてゆくために有用な人材と判断して亡Ｘを採用したものである。(3)被告における当初のＬＥＤ照明の試作品は照射角が８０度しかなく，商品化及び量産化のためにいかにして蛍光灯のように光を拡散させるかということが重要な課題として社内で認識されていた。この点，カバーを楕円形にして光の拡散を図るという発想がすでにＣによって提示されていたところ，平成２０年７月ころからＰと商品開発の打合せを重ねる中，同社より示されたポリカーボネート製の楕円形のカバーのサンプルを応用すれば光が拡散して照射角が広がるのではないかという話になり，このテーマで開発を進めることとなった。これは，Ｃが，「図番０７０６２５－１」の図面（乙３１）で示されたモデルを発展させた「図番０７０６２５－２」の図面（乙１９）における着想を，楕円形のカバーに基づいて具体化するものであった。
(4)その後，被告は，楕円形のカバーを利用して光の拡散を図る製品を作り上げ（乙２１，２３），このテーマを理論づけるため亡ＸがＣＡＤを使ってまとめを担当し，その結果を特許として申請することとなった。そして，社内で技術担当のトップにいたＣが平成２０年８月末に被告を退社していたこともあり，同年９月の特許申請に当たっては，理論的なまとめをした亡Ｘが発明者ということになったが（甲２），以上に述べた経緯のとおり，本件発明はＣの発明をベースに被告が継続して研究開発を行ってきた成果であって，亡Ｘが本件特許を全部発明したわけではなく，同人は最後のまとめ段階に関わっていたにすぎない。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（被告が本件発明の実施許諾によって他社から受けた実施料の有無及びその額）について
(1)本件職務発明規定においては，職務発明の対価については発明者と会社が協議の上定めるとの文言があるものの，従業者等がした職務発明について支払われるべき相当な対価の額，算定方法及び支払の時期に関する定めはなく，他にこれを定めた契約，勤務規則その他の定めは存在しない。そして，亡Ｘと被告間で協議が調っていないことは前記のとおりである。したがって，本件において，被告が原告らに対して支払うべき特許法３５条３項に規定する職務発明の相当な対価の額を定めるに当たっては，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」（同条５項）を算定する必要がある。
この点，上記「使用者等が受けるべき利益」とは，職務発明の対象となる発明を実施することによって得られた利益の全てを指すのではなく，使用者等は職務発明に係る特許発明について無償の法定通常実施権を有する（同法３５条１項）ことから，この通常実施権を超えたものの承継により得た法的独占権に由来する利益（以下「独占の利益」という。）を意味すると解されるところ，職務発明に係る特許発明の実施を許諾した場合の実施料収入は，当該特許発明の排他権の結果得られた利益と評価し得るから，実施料収入は，原則として，上記独占の利益に該当するというべきである。
(2)本件における実施料収入の有無
証拠（甲３，１０，乙３）によれば，被告の平成２０年度の事業年度（平成２０年６月１日から平成２１年５月３１日まで）の損益計算書において，「売上高」という勘定科目で２４６５万３９４４円と記載されている一方，「ロイヤリティ売上高」という勘定科目で９４３万２０００円と記載されていること，同事業年度の残高試算表においても，同様の記載がされていること，被告が東京都知事宛に提出した平成２２年４月２７日付け「新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書」（甲１０）の９頁及び１０頁に，被告のＱに対する「ライセンス」との記載及び新商品の売上高の欄に括弧書きで「ロイヤリティー収入」との記載があることがそれぞれ認められる。しかし，上記の記載は，あくまで「ロイヤリティ売上高」あるいは「ライセンス」及び「ロイヤリティー収入」という抽象的な記載であり，被告の同年度の会計帳簿上，それが具体的に本件特許にかかる特定の第三者に対する実施許諾の対価であることを示すものではない。
他方，証拠（乙１３ないし１５）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，信用力を得る観点から，顧客からの受注や製造業者への委託をＰを介して行っていたものの，平成２１年初め頃，被告の経理の都合で，ある特定の顧客の取引に関して，Ｐの了承を得て同社を介さずに顧客が直接被告に支払うという形を取ったことが認められる。ただし，そのことは，上記特定の顧客からの支払をもって「ロイヤリティ売上高」と記載されたこと，それが全て実施料収入でなかったことを意味するものではなく，他にそれを裏付けるに足りる証拠はない。
以上によれば，本件において，被告が，平成２０年６月１日から平成２１年５月３１日までの間に本件発明の実施によって受けた実施許諾の対価に関し，上記期間のうち具体的にいつのどのような取引についての対価であるかにつき明らかではないものの，上記認定の事実を総合考慮すれば，被告の上記損益計算書における「ロイヤリティ売上高」という勘定科目及び同事業年度の残高試算表に記載されている９４３万２０００円のうち，その２０パーセントに当たる額である１８８万６４００円をもって本件発明の実施料収入と認めるのが相当である。
(3)原告らの主張について


ア原告らは，被告は本件特許以外にはライセンス可能なめぼしい知的財産等は有していなかったから，決算書類中の損益計算書に記載された同ロイヤリティ売上高はすべて本件特許のライセンスによるものであると主張する。
しかし，仮に，本件特許が被告にとって唯一のめぼしいライセンス可能な知的財産であったとの原告らの上記主張を前提としても，上記(2)で認定した事情に照らせば，そのことをもって当然に，損益計算書の「ロイヤリティ売上高」欄の金額の全てが，本件特許にかかる特定の第三者に対する実施許諾の対価であるとの結論を導けることにはならない。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。イ原告らは，Ｐから被告に対し，本件発明の実施許諾の対価である特許ロイヤリティを支払うという商流が形成されており，「新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書」（甲１０）の９頁４項及び１０頁５項の記載もこれに沿う旨主張する。
しかし，前記(2)の説示に照らせば，原告らが主張するようなＰを介した取引の存在から直ちに，本件発明の実施許諾の対価である特許ロイヤリティを支払うという商流が形成されており，それがそのまま「ロイヤリティ売上高」９４３万２０００円として計上されたとの事実を導くことは困難であり，このことは，上記「新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書」（甲１０）の９頁及び１０頁の記載があることを考慮しても，左右されるものではない。
したがって，原告らの上記主張は採用することができない。ウ原告らは，「ロイヤリティ」という言葉の語義や，会計実務においてロイヤリティとしての性質を有しないものを「ロイヤリティ」という勘定科目で計上することは不自然である旨主張する。
しかし，前記(2)の説示に照らせば，同(2)に説示した限度を超えて，「ロイヤリティ」という抽象的な記載のみをもって，具体的に，本件発明にかかる特定の第三者に対する実施許諾の対価が存在することを根拠付けることは困難である。
したがって，原告らの上記主張は採用することができない。エ原告らは，仮に被告の主張を前提としても，被告が何ら製造・販売等の活動をしていないのに不労所得のような収入が発生するはずはなく，｢ロイヤリティ｣には実質的に本件発明の実施許諾の対価が含まれることは明らかであり，９４３万２０００円のうち，本件発明の実施許諾の対価は低くともその５０％である４７１万６０００円を下回ることはないと主張するが，前記(2)の説示に照らし，同(2)に説示した限度を超える部分については，採用の限りでない。
(4)被告の主張について
被告は，平成２０年度の損益計算書等（甲３，乙３）における「ロイヤリティ売上高」という勘定科目は，本件特許の実施許諾等の対価ではないと主張する。
しかし，前記(2)で説示したとおり，「ロイヤリティ売上高」という勘定科目において，本件発明の実施許諾の対価が全く含まれないと認定することは困難である。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。２争点(2)（被告が本件特許権譲渡より前の期間において本件発明を自ら実施したことにより受けるべき利益の有無及びその額）について(1)特許権者が他社に実施許諾をせずに，職務発明の対象となる特許発明を自ら実施している場合における独占の利益は，他社に対して職務発明の実施を禁止できることにより，他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して，これを上回る売上高（超過売上げ）を得たことに基づく利益（超過利益）をいうものと解される。
ここで超過売上げとは，仮に第三者に実施許諾された事態を想定した場合に使用者が得たであろう仮想の売上高（法定通常実施権に基づく売上げ）と現実に使用者が得た売上高とを比較して算出された差額に相当するものというべきであるが，具体的には，職務発明対象特許の価値，ライセンスポリシー，ライセンス契約の有無，市場占有率，市場における代替技術の存在等の諸般の事情を考慮して定められる独占的地位に起因する一定の割合（超過売上げの割合）を乗じて算出すべきである。
そして，超過利益は，上記方法により算出された超過売上高に，仮想実施料率を乗じて算出するのが相当である。
(2)本件特許権譲渡より前の独占の利益（超過利益）の額証拠（乙３９）及び弁論の全趣旨によれば，平成２１年６月から本件特許権譲渡より前である平成２２年４月までの間の被告製品の売上高は，１億７５万８５００円であると認められる。
この点，被告の平成２１年度（平成２１年６月１日から平成２２年５月３１日まで）の売上高合計は１億８５２７万７５５５円であるが（甲７），本件発明の実施品というべき被告製品の売上高としては，１億７５万８５００円を超える部分についてこれを認めるに足りる証拠がない。そして，証拠（甲２，４ないし６，９，乙２３，３１，３８）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明の実施品である被告製品は，本件発明を採用することによってＬＥＤ照明装置であるにもかかわらず蛍光灯と同等の特性，照度分布を実現しているという有意な特性を有すること，しかし，蛍光灯と同等の特性，照度分布を実現しているＬＥＤ照明装置は被告製品に限られず，競合他社の同種の製品が複数存在すること，それにもかかわらず，被告製品が上記のような売上高を上げているのは，被告製品が消費電力が少なく，かつ信頼性が高いとされるＳ製のＬＥＤを使用している点が主要な要因であると認められること，以上の事実を総合すると，本件における超過売上げの割合は３０パーセントであると認めるのが相当である。
次に，甲８（発明協会研究センター編「実施料率」［第５版］）によれば，本件発明の属する技術分野である民生用電気機械・電球・照明器具製造技術分野における平成４年度から平成１０年度における実施料率の平均値は，イニシャル・ペイメント条件無しで４.６％であり，過去に比べて僅かに上昇傾向にあることが認められる。
そうすると，仮想実施料率はこれを５パーセントと認めるのが相当である。
(3)原告らの主張について
原告らは，ＬＥＤ照明の分野は，近年成長が著しく，マーケットの成長及び特許出願件数も急増しており，このような本件発明の独創性，市場性を重視すれば，本件特許の実施料率は１０％を下ることはないと主張する。しかし，原告らも主張するとおり，もともと広角のランバート拡散ＬＥＤを使用する場合には，本件発明の実施では競合他社を牽制できる機会は少ないといわざるを得ない。したがって，本件において，本件特許の実施料率が，その属する分野における平均値に近い５パーセントを超えることを基礎付ける事実は認められないというほかない。
(4)被告の主張について


ア被告は，蛍光灯と同等の特性，照度分布を実現しているのは被告製品に限らず，競合他社の同種の製品と比べたとき，本件特許が格別の優位性をもたらすことはなかったと主張する。
しかし，被告の上記主張を前提としても，前記のとおり，平成２１年６月から本件特許権譲渡より前である平成２２年４月までの間の被告製品の売上高が１億７５万８５００円にまで達しているのであって，同売上げについては，被告製品が消費電力が少なく，Ｓ製のＬＥＤを使用していることが主要な要因であったとしても，前記(2)に説示した限度において，蛍光灯と同等の特性，照度分布を実現しているＬＥＤ照明装置として，本件発明の実施品であることが寄与していることは否定できないというべきである。
イ被告は，被告製品は，多額の販売費及び一般管理費をかけ，営業担当が多大な労力を費やすことでようやく一定の売上げを得たが，利益を生み出すには至らなかったと主張する。
確かに，証拠（甲７）によれば，被告は，平成２１年度の事業年度（平成２１年６月１日から平成２２年５月３１日まで）において，売上高１億８５２７万７５５５円，売上原価１億３０８２万８９９６円，売上総利益５４４４万８５５９円に対し，販売費及び一般管理費が合計５７０３万９７９６円に達しており，結局，営業利益がなかったことが認められる。しかし，同販売費及び一般管理費の内訳（科目や金額）を具体的に検討すると，被告製品の売上げに応じて変動するいわゆる変動経費以外の経費が相当額含まれていると認められるから，１億７５万８５００円の売上高を上げている被告製品が，何ら利益を生み出しておらず本件発明の実施によって受けた利益と評価される額を零であるということはできない。したがって，被告の上記主張も採用することはできない。３争点(3)（被告が本件特許権譲渡を行ったことにより受けるべき利益の有無及びその額）について
(1)前記第２，２(2)カ記載のとおり，被告は，平成２２年５月２５日，Ｏに対し，本件特許権を譲渡したところ，証拠（甲１，乙８）及び弁論の全趣旨によれば，その譲渡価格は２５００万円であること，本件特許権の譲渡の登録，譲渡価格の代金支払の処理等，その履行は終了していることがそれぞれ認められる。以上によれば，上記時点において，被告及びＯの双方とも，当事者の合理的意思として，本件特許を実施することによって得られる利益の全てをもって，これを２５００万円と評価していたというべきである。
そして，本件譲渡契約書（乙８）において，平成２２年５月２１日から平成２３年５月２０日までの１年間の非独占的な実施許諾期間が経過した後であっても，被告において引き続き通常実施権の行使ができると解する根拠となる規定は見当たらない。
そうすると，被告は，Ｏに対し，上記特許権譲渡にあたって，留保された平成２２年５月２１日から平成２３年５月２０日までの１年間の非独占的な実施権のほかは，平成４０年９月２９日までの本件特許の存続期間における上記法定通常実施権の部分をも譲渡しているといわざるを得ない。そこで，上記譲渡価格２５００万円のうち上記独占の利益の部分に該当する金額を算定するためには，上記２５００万円から上記通常実施権の部分を控除する必要があるところ，１年間の許諾期間の後は１７年あまりの間通常実施権が行使できなくなること，同１年間の許諾期間である平成２２年５月から平成２３年５月までの間，被告製品はある程度の売上高（２０９７万円）があったことなどの諸事情を考慮すれば，本件特許権譲渡における独占の利益は８００万円と認めるのが相当である。
なお，証拠（乙６，１６，１７，３９）によれば，被告においては，平成２３年１月頃から本件特許を使用しない新製品の販売を開始し，被告製品の売上げは大きく減少したことが認められるが，本件特許権譲渡により，Ｏが被告に対し譲渡価格である２５００万円相当の経済的利益を与えたことに変わりはないから，上記事実は，当事者の合理的意思として，同譲渡時点において，本件発明を実施することによって得られる利益を２５００万円と評価していたとの認定を左右するものではない。
(2)原告らの主張について
原告らは，本件特許権譲渡の対価は，その全額が本件特許によって現実に得られた利益であり，譲渡日から特許期間満了日までの実施料相当額と等価であって，同２５００万円は，被告が，本件特許権譲渡を行ったことに係る本件発明の実施により受けるべき利益の額であると主張する。しかし，上記(1)のとおり，被告は，Ｏに対し，上記独占の利益を譲渡するとともに，留保された平成２２年５月２１日から平成２３年５月２０日までの１年間の非独占的な実施権のほかは，平成４０年９月２９日までの本件特許の存続期間における上記法定通常実施権の部分をも譲渡しているといわざるを得ないから，本件特許権譲渡の対価の全額が，譲渡日から特許期間満了日までの実施料相当額と等価であるとか，独占の利益として本件発明の実施により受けるべき利益の額であるということはできない。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
(3)被告の主張について
被告は，本件特許権譲渡は，被告のＯに対する借入金に対する代物弁済的な処理として行われたもので，本件特許権譲渡において，譲渡契約上の対価は２５００万円とされていたとしても，それは，本件特許の財産的価値を２５００万円と評価したものではないから，これを特許法３５条５項の「受けるべき利益」の算定の基礎とはできない旨主張する。
しかし，仮に被告の上記主張を前提としても，それは，本件特許権譲渡の譲渡代金支払の処理につき，通常の送金等でなく代物弁済等により行われたことをいうにすぎず，上記譲渡によって，被告が１年間の非独占的な実施権の留保付きで本件特許を譲渡する対価として２５００万円の経済的利益を得たことに変わりはないというべきである。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。４争点(4)（被告が本件特許権譲渡以後の期間において本件発明を自ら実施することにより受けるべき利益の有無及びその額）について(1)被告製品の平成２２年５月から平成２３年５月までの売上げに係る利益
について
原告らは，無償通常実施権の許諾は，本件譲渡契約書の特約としてなされたものであり，被告は，本件特許の排他的効力によって一定の利益を得るにもかかわらず，かかる特約によって本件特許の実施料は無償とされているのであるから，本件特許の譲渡によって，上記期間の売上げより算出される仮想実施料相当額の利益を得ていると主張する。


しかし，前記のとおり，職務発明における使用者は，特許を受ける権利を承継することがなくても当然に当該発明について特許法３５条１項が規定する法定通常実施権を有することを考慮すれば，上記無償通常実施権の許諾についても，もともと職務発明における使用者が有しているものと同様の権利関係が続いたことを意味するにすぎず，これは，職務発明の相当対価の算定基礎となる，単なる通常実施権を超えたものの承継により得た法的独占権に由来する独占の利益とは関係がないというべきであり，このことは，本件譲渡契約書の特約として上記無償通常実施権の許諾がなされていることによって左右されるものではない。
したがって，原告らの上記主張は採用することができない。(2)被告製品の平成２３年６月から本件特許の存続期間満了までの売上げに係
る利益について
原告らは，被告製品の平成２３年６月から本件特許の存続期間満了までの売上げに係る利益についても職務発明の相当な対価として算定すべきであると主張する。
しかし，特許権が譲渡された場合は，譲受人から使用者が得た譲渡対価が「受けるべき利益」として考慮されるが，使用者が特許権を第三者に譲渡した後は，使用者が当該特許を実施することにより上記独占の利益を上げることはできないから，使用者は相当対価の支払を要しないというべきである。そうすると，本件においても，被告における本件特許権譲渡の後の本件特許の存続期間についての売上高を予想してこれを「受けるべき利益」として考慮することはできない。
したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
５争点(5)（被告の貢献度等）について
(1)証拠（乙２１，２３，２６ないし２９，３１）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，Ｃの開発したＬＥＤ照明を製造販売する会社として平成１９年６月１日に設立された会社であること，被告においてはＳ製のＬＥＤ素子を製品に使用していたが，同社製のＬＥＤ素子は信頼性が高いものの照射角が狭かったため，蛍光灯のように光を拡散させるためにその照射角をいかに広げるかが被告における重要な研究課題となっていたこと，Ｃは，この課題を解決するため研究を続け，平成１９年３月２日，同課題を解決する手段に関する特許出願（乙２６）を，さらに，同年５月３０日，同様の実用新案登録出願（乙２７）を行い，その具体的な手段として，ＬＥＤ照明装置のカバーに中空部を設けて二重構造にし，レンズ効果で光の拡散を図ることを提示していたこと，Ｃはこの二重構造のアイデアを基に研究を続け   ，平成   １９年   １１月   ，アク   リルカ   バーに   関する   発注を   行い（   乙３１），さらに，平成２０年５月頃，これを改良した部品の発注を行ったが，ここにおいて，既にカバーの内側を楕円形状にすることで光を拡散するという発想が示されていたこと，亡Ｘは，こうしたＣの先行研究を基に本件発明を完成させたものであり，その研究のための場所，費用，機器及び資材は被告が提供したこと，本件発明の完成後，亡Ｘと被告代表者は，特許事務所との協議や特許庁の審査官面接に出席し，特許の手続費用は被告が負担したこと，以上の事実が認められる。
上記事実によれば，亡Ｘが被告の従業員として本件発明を完成させ権利化するに当たっては，Ｃの相当程度の貢献があったというべきであって，これに被告における営業努力（甲７）等の本件における一切の事情を考慮すると，被告の貢献度を９５パーセントと認めるのが相当である。
(2)原告らの主張について
原告らは，本件発明は，主に亡Ｘが着想したものであり，本件発明の着想に具体的にＣらが関わったとする証拠は何ら存在せず，また，これらを評価するとしても，せいぜい発明の課題を示し，発明のきっかけを与えたにすぎないのであって，発明の中核的な主題，具体的な課題解決方法は何ら示唆も教示もされていないのであるから，被告の貢献度は５０％を上回ることはないと主張する。
しかし，前記(1)のとおり，Ｃの先行研究において，既にカバーの内側を楕円形状にすることで光を拡散するという発想が示されており，亡Ｘは，こうしたＣの先行研究を基に本件発明を完成させ，これらが被告製品に結実したものと認められ，被告製品の開発に当たっては，少なくとも，Ｃが発明の課題を示し課題解決手段の示唆を与えるという関与をしているものと評価すべきであるから，亡Ｘが被告の従業員として本件発明を完成させ権利化するに当たっては，Ｃひいては被告の相当程度の貢献があったというべきである。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
(3)被告の主張について
被告は，本件発明はＣの発明をベースに被告が継続して研究開発を行ってきた成果であって，亡Ｘが本件特許を全部発明したわけではなく，同人は最後のまとめ段階に関わっていたにすぎず，被告の貢献度は１００パーセントに近いと主張する。
しかし，前記(1)のとおり，本件発明の完成等についてのＣひいては被告が重要な役割を果たしていたことを前提としても，亡Ｘが最終段階において本件発明の着想及び具体化に貢献していたことは明らかであり，本件特許の特許公報に被告自らが亡Ｘを発明者として記載していたことも上記事実を裏付けているというべきである。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
６相当対価の額
(1)以上の認定によると，亡Ｘが職務発明について本件特許を受ける権利を被告に承継させたことに対する相当の対価として支払を受けるべき額は，次のとおり，５６万９８８８円と認められる。
１８８万６４００円×（１－０.９５）＝９万４３２０円１億００７５万８５００円×０.３（超過売上率）×０.０５（仮想実施料率）×（１－０.９５）
＝７万５５６８円
８００万円×（１－０.９５）＝４０万円
９万４３２０円＋７万５５６８円＋４０万円＝５６万９８８８円
(2)原告らの請求に対する認容額
そして，職務発明の相当対価支払請求権５６万９８８８円は亡Ｘの遺産に該当するところ，原告らの相続割合は前記第２，２(1)イ記載のとおりであるから，原告Ａ1は，相続分２分の１に相当する２８万４９４４円を，原告Ａ2及び原告Ａ3は相続分各４分の１に相当する各１４万２４７２円を，それぞれ承継するものと認められる。
７結論


平成２５年８月２７日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第６８７８号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月２８日
判決
原告                                   ヒメノイノベ   ック株式会社同訴訟   代理人   弁護士          平      野      和      宏同訴訟   代理人   弁理士          中      野      睦      子被告                                   株式会   社フッ   コー同訴訟   代理人   弁護士          小      野      正      毅同                                土      橋              順同                                鈴     木     和     夫同                                鈴     木     き     ほ同補佐   人弁理   士        土     橋     博     司
主文
１被告は，別紙被告方法目録１記載の方法を使用してはならない。２被告は，別紙被告製品目録１の構成欄記載の構成を具備する製品を製造し，販売し又は販売の申出（販売のための展示を含む）をしてはならない。３被告は，前項の製品及びその半製品（別紙被告製品目録１の構成欄記載の構成を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。４被告は，原告に対し，２６７８万８１７０円及びうち２１４１万９９５４円に対する平成２３年５月２９日から，うち５３６万８２１６円に対する平成２４年７月３１日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５被告は，別紙被告表示目録１記載の表示を，石灰を含有しない内装仕上材及びその容器，包装，宣伝用カタログ，広告に使用し，又は別紙被告表示目録１記載の表示を付した石灰を含有しない内装仕上材を販売し，販売のために展示してはならない。
６被告は，別紙被告表示目録２記載の表示を内装左官仕上材及びその容器，包装，宣伝用カタログ，広告に使用し，又は別紙被告表示目録２記載の表示を付した内装左官仕上材を販売し，販売のために展示してはならない。７被告は，前項記載の表示を付した前項記載の内装左官仕上材，その容器，包装，宣伝用カタログを廃棄せよ。
８原告のその余の請求をいずれも棄却する。
９訴訟費用は，これを１０分し，その６を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
10この判決は，第１項，第２項，第４項から第６項までに限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
１後記本件特許権１に基づく差止等請求
(1)被告は，別紙被告方法目録１記載の方法を用いて別紙被告製品目録１記載の製品を製造し，又は別紙被告方法目録１記載の方法によって製造した別紙被告製品目録１記載の製品を販売し又は販売の申出をしてはならない。(2)被告は，別紙被告方法目録１記載の方法によって製造した別紙被告製品目録１記載の製品及びその半製品（別紙被告製品目録１記載の構成を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。(3)本件特許権１が方法の発明とされた場合の予備的な差止請求主文第１項同旨。
２後記本件特許権２の間接侵害に基づく差止等請求(1)被告は，別紙被告製品目録１記載の製品を製造し，販売し又は販売の申出（販売のための展示を含む）をしてはならない。
(2)被告は，別紙被告製品目録１記載の製品及びその半製品（別紙被告製品目録１記載の構成を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。
３本件特許権１及び２に基づく損害賠償請求
被告は，原告に対し，７６９４万６８６４円及びうち６０００万５２９６円に対する平成２３年５月２９日から，うち１６９４万１５６８円に対する平成２４年７月３１日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４不正競争防止法２条１項１３号の不正競争行為を理由とする差止等請求(1)被告は，別紙被告表示目録１記載の表示を内装左官仕上材及びその容器，包装，宣伝用カタログ，広告に使用し，又は別紙被告表示目録１記載の表示を付した内装仕上材を販売し，販売のために展示してはならない。(2)主文第６項同旨。
(3)主文第７項同旨。
第２事案の概要
原告は，被告が別紙被告方法目録１記載の方法（以下「被告方法１」という。）を使用して被告製品目録１記載の製品（同目録で商品名による限定はされていないが，同目録記載の構成を具備し，商品名を「しっくいペイントＡｇ＋」とする製品のみを，便宜「被告製品１」という。）を製造，販売等することは，原告の有する特許第３８３４７９２号の特許権（以下「本件特許権１」という。）を侵害すると共に，原告の有する特許第３９７５２２８号の特許権（以下「本件特許権２」という。）の間接侵害（特許法１０１条５号）を構成するとして，被告に対し，本件特許権１に基づき，被告方法１によって製造された同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めると共に（請求の趣旨１の(1)及び(2)），本件特許権２に基づき同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求め（請求の趣旨２の(1)及び(2)），さらにそれら特許権侵害（ただし，平成１９年５月２９日までは独占的通常実施権侵害）による不法行為に基づき，７６９４万６８６４円及びうち６０００万５２９６円については平成２３年５月２９日（同損害に係る不法行為日の末日）から，うち１６９４万１５６８円については平成２４年７月３１日（同損害に係る不法行為日の末日）から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている（請求の趣旨３）。また，本件特許権１に基づく上記差止請求に係る予備的請求として，被告に対し，本件特許権１に基づき，被告方法１の使用差止めを求めている（請求の趣旨１の(3)）。加えて，原告は，被告が石灰を含有せず，漆喰を用いていない内装仕上材又は内装左官仕上材に，別紙被告表示目録１記載の表示（以下「被告表示１」という。）及び別紙被告表示目録２記載の表示（以下「被告表示２」という。）を付して販売することは，不正競争防止法２条１項１３号の定める不正競争行為（品質等誤認惹起行為）に当たるとして，被告表示１の使用等の差止め並びに被告表示２の使用等の差止め及び同表示を付した内装仕上材等の廃棄を求めている（請求の趣旨４の(1)から(3)まで）。
１判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか，掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者


原告は，土木，建築の設計及び施工，塗装，吹付看板工事，防水工事，内外壁建材の製造，販売，建築資材の研究開発等を目的とし，着色漆喰組成物を業として製造，販売等する株式会社である。
被告は，内外装   左官・   塗装材   料等の   製造販   売，内   外装左   官・塗   装仕上・   下地材   の取付   施工等を目的とし，着色漆喰組成物を業として製造，販売等する株式会社である。
(2)本件特許権１
ア原告は，次の特許（以下「本件特許１」といい，本件特許１の請求項１に係る発明を「本件特許発明１」という。また，本件特許に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書１」という。）に係る特許権（本件特許権１）を有している。
特許番号      第３８３４７９２号
発明の名称    着色漆喰組成物の着色安定化方法
出願日        平成１４年９月１１日
優先日        平成１３年９月１１日
登録日        平成１８年８月４日
【請求項１】
石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって，当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し，上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いることを特徴とする方法。イ本件特許発明１は，次のとおり構成要件に分説することができる。Ａ１石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有
する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって，
Ｂ１当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子
化合物を含有し，
Ｃ１上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いるＤ１ことを特徴とする方法。
(3)本件特許権２
ア原告は，次の特許（以下「本件特許２」といい，本件特許２の請求項１に係る発明を「本件特許発明２－１」，請求項２に係る発明を「本件特許発明２－２」といい，あわせて「本件特許発明２」という。また，本件特許２に係る明細書及び図   面をあわせて「本件明細書２」   という。）に係る特許権（本件特許権２）を有している。
特許番号      第３９７５２２８号
発明の名称    着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法
出願日        平成１６年７月６日
優先日        平成１４年２月１５日
登録日        平成１９年６月２９日
【請求項１】
石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって，上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。
【請求項２】
白色顔料が酸化チタンである，請求項１記載の方法。
イ本件特許発明２－１及び同２－２は，次のとおり構成要件に分説することができる。
【本件特許発明２－１】
Ａ２石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であ
って，
Ｂ２上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。
【本件特許発明２－２】
Ｃ２白色顔料が酸化チタンである，
Ｄ２請求項１記載の方法。
(4)本件特許権１に係る権利設定及び譲渡
本件特許１は，平成１８年８月４日の設定登録時，原告代表者が特許権者であり，原告は，原告代表者から，独占的通常実施権の許諾を受けていた。
原告は，その後原告代表者から，本件特許権１の譲渡を受け，平成１９年５月２９日にその旨の移転登録がなされた。
(5)被告の行為並びに被告製品１及び被告製品２の構成ア被告は，遅くとも平成１９年２月９日から平成２４年７月３１日まで，被告製品１の製造，販売及び販売の申出をし，また，同じころまで，被告表示２を付した製品（以下「被告製品２」という。）の製造，販売及び販売の申出をした。
イ被告製品１は，別紙被告製品目録の構成欄に記載の構成を備えており，その容器や広告等には，被告表示１が付されていた。
被告は，原告に対する平成２３年３月２５日付の書面（甲１１）において，「今後はまったく『石灰』を含まない配合とすることといたしました。」と記載したほか，平成２２年９月，被告製品１と同一名称でありながら，石灰を含有しない内装仕上材を試験的に製造販売したことがある。
ウ被告製品２は，石灰を含有しない内装左官仕上材である。
２争点
(1)特許権に基づく請求関係
ア本件特許発明１の技術的範囲への属否                （争点１－１）イ本件特許権１に基づく被告製品１の製造販売等差止め及び廃棄請求の可否                                              （争点１－２）ウ本件特許権２の間接侵害（特許法１０１条５号）      （争点１－３）エ原告の損害                                        （争点１－４）
(2)不正競争防止法に基づく請求関係
ア不正競争行為（不正競争防止法２条１項１３号）該当性
（争点２－１）
イ原告は不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者か                                        （争点２－２）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１－１（本件特許発明１の技術的範囲への属否）について
【原告の主張】
(1)被告方法１の使用
被告は，被告方法１を使用して被告製品１を製造していたものであるが，被告方法１は，次のとおり分説することができる。
ａ１消石灰を含有する白色成分，着色顔料である無機系顔料，アクリル樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法で
あって，
ｂ１当該着色漆喰組成物がメチルセルロースを含有し，ｃ１上記白色成分として消石灰と酸化チタンを組み合わせて用いるｄ１ことを特徴とする方法。
(2)構成要件充足性
被告方法１は，以下のとおり本件特許発明１の構成要件全てを充足し，その技術的範囲に属する。
ア構成要件Ａ１について


被告方法１の構成ａ１における「消石灰」，「着色顔料である無機系顔料」，「アクリル樹脂エマルション」は，本件特許発明１の構成要件Ａ１の「石灰」，「無機着色顔料」，「結合剤」に，それぞれ相当するものであり，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」である被告方法１は構成要件Ａ１を充足する。
イ構成要件Ｂ１について
被告方法１の構成ｂ１における「メチルセルロース」は，本件特許発明１の構成要件Ｂ１の「水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物」に相当するものであり，被告方法１は構成要件Ｂ１を充足する。
ウ構成要件Ｃ１について
被告方法１の構成ｃ１における「消石灰」，「酸化チタン」は，本件特許発明１の構成要件Ｃ１の「石灰」，「無機の白色顔料」に，それぞれ相当するものであり，被告方法１は構成要件Ｃ１を充足する。
エ構成要件Ｄ１について
被告方法１は，以上の構成から成ることを特徴とする方法であるから，被告方法１は構成要件Ｄ１を充足する。
(3)被告の追加主張について
被告は，被告による被告方法１の使用とその本件特許発明１の充足性について，当初，認める，あるいは概ね認めると主張したにもかかわらず（被告準備書面(1)），平成２４年８月３１日付準備書面(8)により，前記認否を撤回して，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」の充足性を争う旨を主張した。これは，損害論の審理に入る旨の訴訟指揮が示されてから半年以上経過した後のことである。
かかる攻撃防御方法は，「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した」ものであり，「これにより訴訟の完結を遅延させることとなる」から却下されるべきであるし（民事訴訟法１５７条１項），自白の撤回にも当たるから，原告はこれに同意しない。仮に，被告による攻撃防御方法の提出や自白の撤回が許されるとしても，本件特許発明１の充足性は左右されない。
【被告の主張】
(1)「着色漆喰組成物の着色安定化方法」の充足性被告製品１の物質の組成は認め，それらが本件特許発明１の構成要件に記載された物質に相当することは認める。
しかし，被告は，被告製品１の製造において，それら物質を組成したものではあるが，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」を使用したわけではなく，この文言を充足しない。被告製品１が含有する「ルチル型の酸化チタン」は，「光触媒機能」を得るために配合したのであり，「着色   安定化」のためではないのである。
(2)時機に遅れた攻撃防御方法ではないこと等
被告は，本件特許発明１に関する原告の平成２４年７月３１日付原告第３準備書面における主張に対応するものとして，同年８月３１日付準備書面(8)により，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」の充足性を争う旨の攻撃防御方法を提出したものであり，その後も損害論を巡って８か月以上審理が重ねられているのであるから，前記主張は，時機に後れた攻撃防御方法には当たらない。
また，被告は当初，被告による被告方法１の使用及び本件特許発明１の充足性について，認める，あるいは概ね認める旨の主張をしていたが，「着色安定化方法」に該当するか否かは評価，解釈の問題であるから自白は成立し得ず，この点を新たに争うこととしても自白の撤回には当たらない。仮にこの点で自白が成立するとしても，真実に反する主張であり，錯誤によるものと推定されるから，原告の同意の有無にかかわらず，撤回は許される。
２争点１－２（本件特許権１に基づく被告製品１の製造販売等差止め及び廃棄請求の可否）について
【原告の主張】
本件特許発明１は，物を生産する方法の発明であって，具体的には，着色安定化された着色漆喰組成物を生産する方法であり，被告製品１は当該方法により生産した物に当たる。
そのため，本件特許権１に基づき，被告方法１による被告製品１の製造を差し止めることができるだけでなく，被告製品１の販売等を差し止めると共に，その廃棄を求めることができる（特許法２条３項３号，１００条２項）。仮に本件特許発明１が単純方法の発明とされた場合には，予備的請求として，被告方法１の使用の差止めを求める。
【被告の主張】
争う。
３争点１－３（本件特許権２の間接侵害（特許法１０１条５号））について
【原告の主張】
(1)被告方法２
被告は，   別紙被告方   法目録２記載   の方法（以   下「被告方法   ２」という。）に用いられる被告製品１の製造，販売及び販売の申出を行ったが，被告方法２は，次のとおり分説することができる。
ａ２消石灰，アクリル樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色
化を抑制する方法であって，
ｂ２上記漆喰組成物の着色に白色顔料として酸化チタンと着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。(2)本件特許発明２－１及び同２－２の構成要件充足性
ア構成要件Ａ２について
被告方法２の構成ａ２における「消石灰」，「アクリル樹脂エマルション」は，本件特許発明２－１の構成要件Ａ２の「石灰」，「結合剤」に，それぞれ相当するものであり，被告方法２は構成要件Ａ２を充足する。
イ構成要件Ｂ２について
被告方法２の構成ｂ２における「酸化チタン」，「酸化金属またはカーボンブラック」は，本件特許発明２－１の構成要件Ｂ２における「白色顔料」，「着色顔料」である「酸化金属またはカーボンブラック」にそれぞれ相当するものであり，被告方法２は構成要件Ｂ２を充足する。
ウ構成要件Ｃ２及び同Ｄ２について
被告方法２の構成ｂ２における「酸化チタン」は，本件特許発明２－２の構成要件Ｃ２における「酸化チタン」に相当するものであり，被告方法２は構成要件Ｃ２を充足する。また，構成要件Ｄ２の充足性は，上記ア及びイより明らかである。
(3)特許法１０１条５号所定の要件充足性
被告製品１は，本件特許発明２－１及び２－２の課題の解決に不可欠なものである。また，被告は，遅くとも，照会書（甲６の１）が到達した平成２３年１月１７日には，被告製品１が本件特許発明２－１及び２－２に係る方法の使用に用いられること及び本件特許発明２－１及び２－２が特許発明であることを知っていた。それにもかかわらず，被告は，被告製品１の製造，販売及び販売の申出を行ったのであるから，本件特許権２の間接侵害となる（特許法１０１条５号）。
(4)被告の追加主張について


被告は，被告方法２の使用とその本件特許発明２－１及び同２－２の充足性並びに間接侵害に係る要件の充足性について，当初，認める，あるいは概ね認めると主張していたにもかかわらず（被告準備書面(1)），平成２４年８月３１日付準備書面(8)により，「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」の充足性を争う旨を主張した。
これが時機に遅れた攻撃防御方法の提出，あるいは自白の撤回にあたり許されないことは，争点１−１について述べたところと同じである。また，仮にこれが許されるとしても，「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」の充足性は左右されない。
【被告の主張】
(1)「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」の
充足性
被告製品１の物質の組成は認め，それが本件特許権２の構成要件に記載された物質に相当することは認める。
しかし，被告は，被告製品１の製造において，それら物質を組成したものではあるが，本件特許発明２の「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」を使用したわけではなく，この文言を充足しない。被告製品１が含有する「ルチル型の酸化チタン」は，「光触媒機能」を得るために配合したのであり，「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する」ためではない。
(2)時機に遅れた攻撃防御方法ではないこと等
被告が，平成２４年８月３１日付準備書面(8)により「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」の充足性を争ったことが，時機に後れた攻撃防御方法の提出にあたらず，自白の撤回にもあたらないことは，争点１−１について述べたところと同じである。
４争点１－４（原告の損害）について
【原告の主張】
(1)特許法１０２条２項適用の前提事情
原告は，「塗楽」なる商品名の着色漆喰組成物をＯＥＭ生産しているが，これは本件特許発明１の実施であると共に，本件特許発明２の実施に用いられるもので，その発明による課題の解決に不可欠のものである。また，原告は，石灰を含有する白色漆喰組成物を関西ペイント株式会社（以下「関西ペイント」という。）に供給し，原告同意の下で，関西ペイントが着色顔料を添加する「アレスシックイ」なる製品もあるが，上記白色漆喰組成物は，本件特許発明１及び本件特許発明２の実施に用いられるもので，その発明の課題に不可欠のものである。
このような事情からすれば，特許法１０２条２項適用の前提を欠くことはない。
(2)原告の損害算定
被告の本件特許権１（ただし，平成１９年５月２９日までは本件特許権１に係る独占的通常実施権。以下あわせて「本件特許権１等」という。）及び本件特許権２の侵害によって原告が被った損害額は，以下の合計７６９４万６８６４円である。
ア逸失利益損害                          ６７４０万６８６４円
(ア)本件特許権１等の侵害による損害額
被告は，被告方法１を使用した被告製品１の製造販売により，平成１９年２月９日から平成２３年５月２９日までの間，少なくとも●●●●●●●●●円を売り上げ，これによって５２００万５２９６円の利益（粗利）を得たものであり，また，平成２３年５月３０日から平成２４年７月３１日までの間，少なくとも●●●●●●●●●円を売り上げ，これによって１５４０万１５６８円の利益（粗利）を得たものである。そのため，被告の得た利益の合計６７４０万６８６４円が，本件特許権１等の侵害により原告の被った損害額と推定される（特許法１０２条２項。独占的通常実施権侵害による損害額の算定にも類推適用される。）。なお，後者の期間について，被告の提出する資料に基づいて計算し直したとしても，被告の得た利益は６５０３万８７３６円であり，同額が本件特許権１等の侵害により原告の被った損害額と推定される。
(イ)本件特許権２の間接侵害による損害額
被告は，被告方法２の使用に用いられる被告製品１の製造販売により，平成２３年１月１７日から同年５月２９日までの間，少なくとも●●●●●●●●円を売り上げ，これによって４９２万４６１７円の利益（粗利）を得たものであり，また，平成２３年５月３０日から平成２４年７月３１日までの間，少なくとも●●●●●●●●●円を売り上げ，これによって１５４０万１５６８円の利益（粗利）を得たものである。そのため，被告の得た利益の合計２４２９万８５６０円が，本件特許権２の侵害により原告の被った損害額と推定される（特許法１０２条２項）。
(ウ)上記(ア)と(イ)の関係
本件特許権１等の侵害と本件特許権２の侵害とが重複する期間については，いずれかの損害額の高い方を選択的に主張する。イ弁護士費用                                  ９５４万円被告による特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用は，少なくも９５４万円（うち１５４万円が平成２３年５月３０日から平成２４年７月３１日までの侵害に対応する弁護士費用）が相当である。なお，弁護士費用相当額の算定に際しては，損害賠償請求分だけでなく，差止請求分についても，斟酌されるべきである。
(3)粗利額について
被告は，決算時に計算した粗利額が正確である旨主張するが，被告の主張する粗利額を裏付ける証拠は陳述書しかなく，決算時の計算内容なども全く不明である。
(4)控除すべき費用に関する被告の主張への反論
ア販売費及び一般管理費
特許法１０２条２項所定の利益の算定については，売上高から侵害製品の製造，販売のために侵害者が追加的に要した費用のみを控除すべきであって，被告における販売費及び一般管理費は，控除すべき費用には当たらない。しかも，被告は被告製品１以外の製品も販売しており，全製品の売上高に占める被告製品１の売上高の割合は極めて低く，被告製品１の製造販売により販売費及び一般管理費が増加したとは到底いえない。また，被告は，製品サンプル製作費，カタログ等製作費，広告掲載費を控除すべき旨主張するが，製品サンプル製作費については，そのような支出があったこと自体認められず，カタログ等製作費及び広告掲載費もその具体的内容や配布数量，頻度等は不明である。そもそも，いずれの費用も，販売数量の増加に応じて増加するものではなく，特許法１０２条２項の利益算定に際し，控除できる費用ではない。被告製品１は店頭販売されず，サンプルやカタログによって営業を行っているなどの被告の主張を前提とすれば，広告掲載費の控除が不相当であることはより明らかである。
イ開発費用


被告製品１の開発に当たって，被告の主張するような開発費が支出されたことを裏付ける客観的証拠は提出されていないことに加え，そもそも開発費は，製品の売上げに応じて増減する費用ではなく，特許法１０２条２項所定の利益を算定するに当たって控除すべき費用ではない。
(5)寄与度に関する被告の主張への反論
ア本件特許発明１及び本件特許発明２の寄与
本件特許発明１によれば，石灰，結合剤及び水を含有する漆喰組成物に配合した無機着色顔料の分散性を改善し，長期間にわたって着色を安定化することができるのに対し，これを利用しなければ，わずか１週間で色分かれしてしまい，著しく品質及び商品価値が低下する。また，本件特許発明２によれば，着色漆喰塗膜の色飛び及び色飛びによる白色化という漆喰固有の問題が解決でき，所望の色の着色漆喰塗膜を長期にわたって安定して形成することができるのに対し，これを利用しなければ，着色漆喰組成物で形成した着色漆喰塗膜の色が，塗布後乾燥によりまた経時的に著しく色飛び，白色化してしまい，所望の色の着色漆喰塗膜を形成することが困難になる。そのため，被告製品１は，本件特許発明１及び本件特許発明２の上記効果を利用し，その商品価値を構成しているといえる。一方，被告は，被告製品１が酸化チタン及び銀イオンを含有し，そこから得られる光触媒機能，抗菌機能といった特徴が被告製品１の販売を促進した旨主張するが，被告製品１と銀イオンを含有しない製品が，「消臭・抗菌内装仕上塗材」について同等品として取り扱われていること，消臭・抗菌機能は，そもそも漆喰が有する機能であり，銀イオンによるまでもないことなどからすれば，被告の主張は失当である。
したがって，本件特許発明１及び本件特許発明２が被告製品１の売上に寄与した割合は１００％である。
イ被告は，被告製品１の販売は，設計事務所との信頼関係，被告のブランド力によるものである旨主張するが，設計事務所は，独占禁止法に違反しないよう，特定の製品に限定することなく，同等品を許容して指定するのであるから，被告の主張は前提に誤りがある。
ウ被告製品１について，石灰を含まない配合に変更したことによって売上の減少がないとしても，少なくとも顧客からすれば，商品名が変わっただけで，成分などの組成は変わっていない外観を呈しており，その旨誤信して購入している蓋然性が高い。
【被告の主張】
(1)特許法１０２条２項適用の可否
原告が，本件特許発明１を実施し，被告製品１の競合製品を販売しているか明らかでなく，特許法１０２条２項を適用する前提を欠いている。
(2)被告製品１の販売による利益の額
平成１９年２月９日から平成２４年７月３１日までの間における被告製品１の売上額，粗利，さらに販売費及び一般管理費並びに開発費を控除した利益額は，別紙粗利額計算表，販売費及び一般管理費計算表並びに利益額計算表記載のとおりである。
そのため，被告は被告製品１の製造販売によって利益を得ておらず，原告による損害額の算定は前提に誤りがある。
(3)粗利額について
原告は，被告の提出した「商品別売上統計表」に基づいて被告製品１の粗利を計算しているが，同表での製造原価は前年度の実績に基づいて計算されており，正確ではない。別紙粗利額計算表記載の金額，すなわち，当該年度の情報に基づいて再計算をした決算時の金額によるべきである。
(4)控除すべき費用について
ア販売費及び一般管理費
被告製品１の販売には，設計事務所との信頼関係が維持されていることが必要不可欠である上，販売戦略を練るための会議や営業担当の従業員を積極的に投入する必要があるほか，施工現場でのアフターフォローも行ってきた。そのため，被告の得た利益の算定に当たっては，製造原価だけでなく，販売費及び一般管理費を全て控除すべきである。特に，平成１９年から平成２４年７月までの期間に係る被告製品１のサンプル製作費●●●●●●●●円，カタログ等製作費●●●●●●●●円及び広告掲載費●●●●●●●●円は，被告製品１の販売に直接要した費用であり，控除すべきことが明らかである。
イ開発費
開発費●●●●●●●●●円（平成１９年２月よりも前に支出されたものであるから，上記販売費及び一般管理費とは重複しない。）は，被告製品１に様々な特徴を持たせ，色合いを工夫するために支出した費用である。このような支出なくしては被告製品１の製造販売は実現し得なかったのであるから，開発費も本件製品１の利益額算定において考慮されるべきである。
(5)寄与度について
以下の事情によれば，本件特許発明１及び本件特許発明２は，被告製品１の売上げに寄与するものではなく，特許法１０２条２項の推定は働かない。
ア被告製品１は，酸化チタン及び銀イオンを含有し，そこから得られる光触媒機能，抗菌機能を特徴としており，当該特徴により被告製品１の販売を促進していたものである。これに対し，本件特許発明１及び本件特許発明２の着色安定化作用などが被告製品１の売上げに与えた影響はない。
イ被告製品１の販売は，施工業者に製品を指定する設計事務所と被告との信頼関係，被告の信用に基づくものであり，だからこそ被告は，被告製品１のような利益率の高い製品を販売することができたのである。一方，原告には，被告のような販路はないのであるから，被告製品１と同様の利益率を有する製品を，被告と同様に販売することは困難である。
ウ被告は，被告製品１について，石灰を含有しない製品へと設計変更をしたが，着色安定化作用に影響を与えることはなく，むしろ，石灰を含む場合よりも製品として安定することとなった。そして，設計変更後も売上げの減少は見られない。
５争点２－１（不正競争行為（不正競争防止法２条１項１３号）該当性）
について
【原告の主張】
被告製品１は，元々石灰を含有するものであったが，被告によると，石灰を含有しない被告製品１も製造販売されたことがある。また，被告製品２は，石灰を含有しない内装左官仕上材である。
一般に漆喰とは，石灰を含有する塗壁材を意味するものであり，内装左官仕上材の需要者にもそのように受け止められる。そのため，石灰を含有しない被告製品１やその広告等に「しっくい」の文字を含む被告表示１を付したり，被告表示１の付された被告製品１を販売すること，被告製品２やその広告等に「しっくい」の文字を含む被告表示２を付したり，被告表示２の付された被告製品２を販売することは，品質等誤認惹起行為（不正競争防止法２条１項１３号）に該当する。
被告は，被告製品１及び被告製品２も漆喰の機能を持ち合わせているため，漆喰の範ちゅうに属すると主張するが，漆喰に関する学術的な文献や市場の実情に反している。また，被告製品２は，漆喰が備える抗菌性及びカビ抵抗性といった機能を備えていないため，その意味でも被告表示２を付すことは許されない。


また，被告は，被告製品１及び被告製品２の購入者である設計事務所に対し，その内容等を説明しているため，石灰の有無について誤解を与えることはない旨主張する。しかし，被告の取引先が設計事務所だけであるという前提が信用できない上，そのような説明がされていることを裏付ける客観的証拠はない。むしろ，被告製品１及び被告製品２には，石灰を含有しないなどの記載はない上，現に石灰を含有する製品として扱われている例さえ存在しており，被告の主張は，不正競争行為を否定する根拠とはならない。
【被告の主張】
漆喰という言葉には定まった定義，用法がなく，市場においても，旧来の漆喰のみならず，塗料塗材としての漆喰塗料，漆喰の機能を持ち合わせている漆喰関連製品も，漆喰と表示して流通しているのが一般的である。そのため，被告製品１及び被告製品２のように漆喰壁を思わせるような，漆喰調の色合いと質感となる製品は，たとえ石灰を含有していなくても「漆喰」の範ちゅうに含まれるのであり，被告表示１及び被告表示２が需要者を誤認させるものと評価すべきではない。
また，被告製品１及び被告製品２の販売の実態からしても，需要者に誤認を生じさせるおそれはない。すなわち，被告製品１及び被告製品２は，一般の小売店で不特定多数の者に販売される製品ではなく，設計事務所の指定に従って，施工業者が購入するものである。そのため，需要者として想定すべきは設計事務所であるが，被告は，新規取引先の獲得に当たり，製品の特徴や内容について説明しており，石灰の有無について誤解を与えることはない。一方，ウェブサイトやパンフレットを見て購入を希望する者も存在するが，この場合も被告において，被告製品の特徴や内容を説明しており，やはり石灰含有の有無について誤解を与えることはないのである。なお，被告製品１のうち石灰を４％含有するものは平成２０年ころから販売を始めたが，石灰を含有しないものは，平成２２年９月に，ある顧客からの注文に応じて試験的に製造販売したのみであり，その後は石灰を含有しない被告製品１の注文を受けたことはない。
６争点２－２（原告は不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者か）について
【原告の主張】
原告は，「塗楽」なる商品名の着色漆喰組成物をＯＥＭ生産しているほか，石灰を含有する白色漆喰組成物を関西ペイントに供給し，原告同意の下で，関西ペイントが着色顔料を添加する「アレスシックイ」なる製品もある。そのため，原告は，競業製品である被告製品１及び被告製品２に係る前記不正競争行為によって，営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者（不正競争防止法３条１項）に当たる。
【被告の主張】
原告は，具体的にいかなる製品を製造しているか明らかでなく，被告製品１及び被告製品２によりいかなる利益が害されたのかも明らかではないから，被告の行為によって，営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者には当たらない。
第４当裁判所の判断
１争点１－１（本件特許発明１の技術的範囲への属否）について
(1)充足性に関する争点
被告が製造していた被告製品１が，別紙被告製品目録の構成欄記載の構成を備えていること，すなわち，「白色顔料として酸化チタン，着色顔料として酸化金属またはカーボンブラック，石灰，アクリル樹脂エマルション，メチルセルロース及び水を含有する着色漆喰組成物」であること，そのため，「石灰を含有する白色成分，着色顔料である酸化金属またはカーボンブラック，アクリル樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成物」たる被告製品１の製造において，「当該着色漆喰組成物がメチルセルロースを含有し，上記白色成分として石灰と酸化チタンを組み合わせて用いる方法」を使用していたことは争いがない。
そして，被告製品１の「酸化チタン」，「酸化金属またはカーボンブラック」，「石灰」，「アクリル樹脂エマルション」，「メチルセルロース」及び「水」が，それぞれ本件特許発明１の「無機の白色顔料」，「無機の着色顔料」，「石灰」，「結合剤」，「水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物」及び「水」に相当することも争いがないため，被告は，「石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」（構成要件Ａ１）である被告製品１の製造において，「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し，」（構成要件Ｂ１）「上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用い」（構成要件Ｃ１）ていたといえる。なお，被告は，平成２３年９月８日の第１回弁論準備手続期日において，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）を含め，本件特許発明１の各構成要件の充足性を概ね認めると主張したが，平成２４年２月９日の第４回弁論準備手続期日において，次回期日から損害論の審理に入るとされた後，同年８月３１日付準備書面(8)において，被告は「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）を使用していないとして，同構成要件の充足性を争う旨の主張を提出した。被告は，被告製品１の含有成分及びこれが本件特許発明１の構成要件中に示された成分に該当することの認否については変更しないまま，着色安定化方法の使用という，本件特許発明１の構成要件の一部をなす評価的概念のみを争っているのであり，自白の撤回と評価すべきものではない。また，前記主張は，訴訟の進行状況に応じ適切な時期（民事訴訟法１５６条）に提出されたものとはいえないが，これにより訴訟の完結を遅延させることになるとまでは認められないため，時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法１５７条）として却下することまではしないものとする。
よって，本件特許発明１の属否論に関しては，被告の前記主張が唯一の争点となる。
(2)「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）の解釈本件特許発明１の構成要件Ａ１には，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」との記載はあるものの，その手順等が経時的に記載されているわけではない。
しかし，「着色安定化方法」との文言の後には，「であって，」と繋がれた上で，「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し，」（構成要件Ｂ１）「上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いる」（構成要件Ｃ１）「ことを特徴とする方法。」（構成要件Ｄ１）と説明されており，これら記載の全体に照らせば，本件特許発明１の「着色漆喰組成物の着色安定化方法」とは，当該着色漆喰組成物に構成要件Ｂ１記載の物質を含有させ，かつ，その「白色成分」を構成要件Ｃ１で特定されている物質の組み合わせとする方法を意味すると解するのが自然である。


しかも，本件明細書１において，本件特許発明１が解決しようとする課題の項に，従来の漆喰の現場調合の問題または漆喰の着色の問題を解決することを目的とし，具体的には，予め水や着色剤を配合して調整した漆喰塗材又は漆喰塗料を安定して供給するための方法を提供する旨記載されていることからしても，構成要件Ａ１の内容である「石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」について，「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し」（構成要件Ｂ１），「上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせ」（構成要件Ｃ１）るよう調整，調合する方法が，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」として示されていると解される。したがって，構成要件Ａ１を充足する着色漆喰組成物について，構成要件Ｂ１記載の物質を含有させ，かつ，構成要件Ａ１中の「白色成分」を構成要件Ｃ１で特定されている物質の組み合わせとすることが，本件特許発明１の「着色漆喰組成物の着色安定化方法」に当たることになる。(3)「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）の充足性前記(1)記載のとおり，被告は，「石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」（構成要件Ａ１）である被告製品１の製造において，「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し，」（構成要件Ｂ１）上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用い」（構成要件Ｃ１）ていたのであり，まさに構成要件Ｂ１及び構成要件Ｃ１で特定されている「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）を使用していたものといえる。
被告は，被告製品１で酸化チタンを配合するのは，光触媒機能を得るためであって着色を安定させるためではないとして，前記構成要件Ａ１の非充足を主張するが，着色漆喰組成物の着色安定化方法について上述のように解する以上，着色漆喰組成物の組成が上記各構成要件を客観的に充足するよう調整，調合すれば，着色安定化方法を使用したというべきであり，酸化チタンを配合する目的が光触媒機能を得ることにあったとしても，この結論を左右するものではない。
(4)小括
以上より，被告が被告製品１の製造において，本件特許発明１の構成要件ＡからＣまでを充足する方法を使用していたといえ，そのため当該方法が，構成要件Ｄを充足することも明らかである。
したがって，被告が被告製品１の製造において使用していた方法は，本件特許発明１の各構成要件を充足し，その技術的範囲に属するものといえる（原告が，被告の使用した方法を被告方法１，すなわち，別紙被告方法目録１記載のとおりに特定したことも相当である。）。２争点１－２（本件特許権１に基づく被告製品１の製造販売等差止め及び廃棄請求の可否）について
原告は，本件特許発明１は物を生産する方法の発明であり，被告製品１はその方法によって生産した物に当たるとして，その方法により物を生産することの差止めに加え，被告製品１の販売等の差止め及びその廃棄を請求している（請求の趣旨１の(1)及び(2)）。
原告の主張は，本件特許発明１が，着色安定化された着色漆喰組成物を生産する方法であることを前提とするものであるが，特許法は，単純な方法の発明と物を生産する方法の発明とで権利を行使し得る範囲に差を設けており（同法２条３項，１００条２項），そのいずれであるかの区別は明確でなければならない。
本件特許発明１は，その特許請求の範囲の記載において，「着色漆喰組成物を生産する特定の方法」など，物を生産する方法であることを示す表現にはなっていない。また，本件明細書１の記載を参照しても，着色安定化方法によって，色飛び，色むらのない着色漆喰塗膜を形成することができるとされており，これによると，本件特許発明１の方法により生産した物とは，最終的に形成された漆喰塗膜であると解する余地があるのであり，着色漆喰組成物を生産する方法の発明であることが明確に示されているとはいえない。以上によれば，本件特許発明１については，物を生産する方法の発明ではなく，単純方法の発明と解するのが相当であるから，本件特許権１の侵害を理由に，被告製品１の製造販売等を差し止めたり，その廃棄を求めたりすることはできず，予備的請求である，被告方法１の使用の差止めを求めることができるにとどまる。
なお，被告は，平成２４年８月１日以降，被告製品１を製造販売しておらず，被告方法１も使用していない旨を主張している。しかしながら，被告が現在販売している製品の成分，構成が客観的に立証されているわけではなく（乙４０〜４２参照），その変更は容易であると考えられること，現に被告は，被告製品１につき，「しっくいペイントＡｇ＋」の名称を維持したまま，石灰を含有しない構成へと変更する方針を示し，試験的とはいえ，実際に製造，販売したこともあること，被告は当初，被告製品１の成分が本件特許発明１を構成する成分を充足すること自体を争っていたが（甲７，９，１１参照），本件訴訟係属後にこれを認めた等の経緯を総合すると，なお被告が被告方法１を使用するおそれはあるというべきであり，差止めの必要性が認められる。
３争点１－３（本件特許権２の間接侵害（特許法１０１条５号））について原告は，被告製品１の製造販売等が，方法の発明に係る本件特許権２の間接侵害（特許法１０５条５号）に当たる旨主張するので，以下検討する。(1)「その方法に用いる物」及び「その発明による課題の解決に不可欠な
もの」
本件特許発明２－１は，「石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」を前提に，これ「によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する」という作用効果を有する方法（構成要件Ａ）を示すものであるが，その方法そのものは，「上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる」（構成要件Ｂ２）と特定されている。このような文言からすれば，「石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」で，その「漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて」いる物は，上記作用効果を有する方法発明である本件特許発明２－１との関係において，「その方法の使用に用いる物」であると共に「その発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１条５号）であり，また，その「白色顔料」が「酸化チタン」（構成要件Ｃ２）であれば，本件特許発明２－２との関係においてもこれらに該当することになる。