確かに，乙１６号証では，非点収差補正をするために，シリンドリカルレンズを，スリットの手前に配置している。しかしながら，非点収差補正をするという目的のためには，シリンドリカルレンズは，必ずしもスリットの手前に配置する必要はなく，例えば，スリットの後ろの光検出器の手前に配置しても同様の効果が得られる。
このことは，例えば，乙３１号証に，「凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために，ＣＣＤカメラの前に円柱レンズ（図１に図示されない）が用いられた。」（「円柱レンズ」はcylindricallensの訳で，シリンドリカルレンズのこと）と記載されているとおりである（乙３１訳文２頁７～９行，英文２２０頁左欄の３１～３４行）。
以上のとおり，乙１６発明から，構成要件Ｇ－２①を想到することは，当業者にとって容易に行うことができたものである。
(ク)原告らの相違点２に係る主張について
ａ原告らは，乙１０号証に記載された発明（以下「乙１０発明」という。）の２次元マトリックススイッチは，いずれも主走査方向において異なる位置に到達した光を区別することができないのであるから，当業者が乙１０発明を乙１６発明に適用する動機付けはないと主張する。
しかしながら，２次元アレイの光検出器は，当時の当業者にとって周知であったのであるから，これを用いて「主走査方向において異なる位置に到達した光を区別すること」は容易であった。したがって，原告らの主張する事由は，何ら阻害要因にならない。ｂ原告らは，乙１６発明と乙１８発明とを組み合わせることには，阻害要因が存在するか，あるいは動機付けがない旨主張する。しかしながら，上述した以外に，次のように，動機付けがあるといえる。乙１６発明には，スリットの前にシリンドリカルレンズが配置されている。この点，当時の顕微ラマン分光装置では，分光器の非点収差を補正しないままの装置が多く，このような装置では，光検出器における第二の次元の方向については焦点が合っていないため，乙１８号証と組み合わせようとしても，第二の次元の共焦点作用を生じさせることが困難であった。
これに対し，乙１６発明においては，シリンドリカルレンズによって非点収差が補正されているために，光検出器における第二の次元の方向についても焦点が合っていることから，乙１８発明と組み合わせて，より効果的に第二の次元の共焦点作用を生じさせることが容易な構成となっている。
(ケ)原告らの相違点３に係る主張について
原告らは，乙１６発明について，「サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用い」る構成（構成要件Ｇ－２②）とするならば，ミラーによって散乱光がブロックされてしまうため，微弱なラマン散乱光を検出する，ラマン顕微鏡おいては，組合せの動機付けがないか，あるいは阻害要因が存在する旨主張する。
しかしながら，照明と散乱光の集光に同じレンズを用いることで，かえって顕微鏡をより高感度にできるため，このような変更には十分な動機付けがある。すなわち，同じレンズを用いる場合には，レンズと試料の間にミラーが必要ないため，レンズと試料との間の距離を近づけて，ＮＡ（開口数）を大きくすることができるので，より効率良く試料からの光を集めることができる。
また，同じレンズを用いる場合には，ミラーへの入射光は平行光にすることができる。ダイクロイックミラー（試料に照射されるレーザーの波長と同一波長であるレイリー散乱光を反射し，ラマン散乱光を透過する）を用いる場合を考えると，平行光に対しては，収束（発散）光に対するよりも，散乱光の透過率をより高くすることができるため，高感度化が可能である。
さらに，微弱なラマン散乱光を高感度に検出しようとした場合，信号となるラマン散乱光を効率良く検出することに加えて，ノイズとなる試料からのレイリー散乱光を遮断することが重要である。ダイクロイックミラーを用いる場合，レイリー散乱光はダイクロイックミラーによって反射されるため検出器に到達せず，より高感度なラマン測定が可能である。
以上のとおり，構成要件Ｇ－２②の構成であっても，実用的なラマン顕微鏡の構成として何ら問題はなく，このことは，当業者にとって明らかであった。実際，乙３０発明や乙３１発明には，構成要件Ｇ－２②の構成が採用されている。
（原告らの主張）
(ア)構成要件Ｄについて，
被告は，構成要件Ｄが本件発明７と乙１６発明との一致点であると主張している。
しかしながら，乙１６発明は共焦点作用に関するものではなく，乙１６号証にはサンプルの他の面から散乱された光についての記載はない。図１をみても，試料（サンプル）の表面からの散乱光がレンズを通ってトリプル・ポリクロメータに到達することが記載されているのみである。乙１６号証には，共焦点作用によって区別すべき他の面からの光（奥行方向の別の面からの光）が存在しないのである。
したがって，乙１６号証は，「サンプルの他の面から散乱された光」を開示していないし，「サンプルの他の面から散乱された光を光検出器に合焦させない」ことも開示していない。
(イ)相違点１（構成要件Ｆ）について
ａ乙１６発明における光の進行は，別紙原告参考図１０－１及び２に示すような進行となる。
被告は，乙１６発明の入射スリットの位置におけるエアリーディスク径の最小値ｄｍｉ   ｎを，以下の計算式により算出し，この値が入射スリットの幅に近いから，入射スリットの位置において第一の次元の共焦点作用が生じていると主張している。
ｄｍｉ   ｎ＝（１．２２λ／ＮＡ）×Ｍ＝（１．２２×０．５１５／１）×１００＝６３［µｍ］
ここで，λ＝０．５１５は光源の波長であるから，別紙原告参考図１０－１及び２のＡＤ１の計算式のλ１に相当する。よって，上記ｄｍｉｎの計算式の（１．２２λ／ＮＡ）は，別紙原告参考図１０－１及び２におけるＡＤ１に相当すると考えられる。
以上から明らかなように，本来は入射スリットの位置におけるエアリーディスク径すなわち別紙原告参考図１０－１及び２のＡＤ２の大きさを求めなければならないのに，被告が計算しているのはＡＤ１であってＡＤ２ではない。
また，被告の計算式では，倍率Ｍも用いられている。倍率Ｍは，サンプルからスリットまでの倍率であるから，別紙原告参考図１０－１及び２におけるレンズ２の倍率に相当すると考えられる。したがって，上記ｄｍｉ   ｎの計算式の（１．２２λ／ＮＡ）×Ｍは，別紙原告参考図１０－１及び２における明るい領域２の大きさを意味するものであると考えられる。


したがって，被告の計算式にいうｄｍｉｎ＝６３μｍという数値は，エアリーディスクＡＤ２ではなく，明るい領域２の大きさの最小値を表していることになる。
しかしながら，入射スリットが共焦点作用をもたらすか否かは，入射スリットの幅とＡＤ２との大小関係に依存するのであって，入射スリットの幅と明るい領域２の大きさとの大小関係に依存するのではない。入射スリットの幅がＡＤ２よりもはるかに大きい場合には，当該入射スリットが共焦点作用をもたらすとはいえない。
ｂ乙３８号証をみると，共焦点走査顕微鏡について説明する図１(ｂ)や図３では，点光源から発せられた光が試料の一点に集光され，さらに当該試料の一点から発せられた光が検出器の一点に集光されているから，試料の所与の面の焦点からの光は，スリットが配置される位置（検出器の位置）において，一点に集光されている。
これに対し，乙１６発明では，試料の所与の面の焦点からの光（散乱光）は，分光器（トリプル・ポリクロメータ）の入射スリットの位置において，点状にはならず，線状になっている。これは，乙１６発明が分光器によって生じる非点収差を補正するために，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズを意図的に導入しているからである。したがって，乙３８号証のスリットの位置における，試料の所与の面の焦点からの光（一点に集光されているもの）を，乙１６発明のスリットの位置における，試料の所与の面の焦点からの光（線状になっているもの）と組み合わせることはできない。よって，乙１６発明と乙３８号証の記載とを組み合わせて，乙１６発明において，分光器の入射スリットによって共焦点作用を生じさせることが，当業者にとって容易に想到し得たことであるとはいえない。
ｃなお，被告は，乙３８号証の記載事項について，当時において，既に当該技術分野では基礎的な事項であり，周知技術であったと主張している。
しかしながら，ある１つの講習会のテキストにある事項が記載されているからといって，その事項が周知技術であったとはいえない。また，被告は，当該講習会に「基礎」，「平易」等の用語が使用されていることを指摘しているが，仮に当該講習会がそのようなものであったとしても，そのテキストに記載されている事項のすべてが周知技術であったとはいえない。さらに，上記記載事項の前後を見ると，「現在でもなお，レーザー走査顕微鏡に分光器を付けた”製品”を，筆者は知らない。共焦点走査顕微鏡は検出器に微小なピンホールかスリットを必要とし，回折格子分光器もまた微細なスリットを入射部に必要とするのであるから，この２つの光学系はそのまま結合してメリットを相乗してくれるのに，まだ，理解がそこまで進んでいないようである。」と記載されている（乙３８・７６頁５～９行）。この記載からは，上記記載事項が周知技術ではなかったことがうかがわれる。
(ウ)相違点１（構成要件Ｇ－２①）について
ａ乙１６発明では，分光器（トリプル・ポリクロメータ）によって生じる非点収差を補正するために，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズを意図的に導入しており，試料の所与の面の焦点からの散乱光は，分光器の入射スリットの位置において，点状にはならず，線状になっている。
仮に，乙１６発明において，試料の所与の面の焦点からの散乱光を入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込むように変更した場合（これはシリンドリカル・レンズを除去ないし無効化することを意味する）には，分光器によって生じる非点収差を補正するという乙１６発明の目的が達成できなくなってしまう。
よって，かかる変更には，動機付けがないか，あるいは阻害要因が存在すると考えられ，乙１６発明において，試料の所与の面の焦点からの散乱光を入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込むようにすることが，当業者にとって容易に想到し得たことであるとはいえない。
ｂ被告は，乙３１号証の記載を考慮すると，乙１６発明において，シリドリカル・レンズ（非点収差補正光学系）は，必ずしもスリットの手前に配置する必要はなく，例えば，スリットの後ろの光検出器の手前に配置しても，同様の効果が得られるのであり，このことは自明であったと主張する。
しかしながら，①被告の指摘するような配置を行った場合には，非点収差補正光学系の調整ができなくなる，②被告の指摘する位置はトリプル・ポリクロメータの内部であるが，当業者がトリプル・ポリクロメータの内部に非点収差補正光学系を配置しようとは考えられない，③乙３１号証の技術は宇宙線事象検出の可能性を最小化するための技術であるが，乙１６発明が用いるＰＳ－ＰＭＴでは宇宙線事象検出の可能性を最小化する必要はなく，乙１６発明に対して上記技術を適用する動機付けはない，④乙１６発明では，非点収差補正光学系を検出器の前に配置する必要性はなく，乙１６発明に対して乙３１号証の技術を適用する動機付けはないから，乙３１号証の記載を考慮したとしても，乙１６発明において，被告の指摘する位置に非点収差補正光学系を配置することが当業者にとって容易に想到し得ることであったとはいえない。
(エ)相違点２について
ａ被告は，乙１８発明の第２スリット（スリット８２）に注目して，これを取り出し，乙１６発明において，当該スリットを入射スリットとは直交する方向に設けることは当業者が容易に想到し得たことであると主張しているものと思われる。
しかしながら，第一に，当業者が乙１８発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。


乙１６号証には，共焦点に関しては記載も示唆もないから，当業者が，乙１６発明と共焦点に関する乙１８発明とを結び付ける動機付けはなく，乙１８発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。また，乙１８発明は，乙１８号証の〔問題点を解決するための手段〕に，「２個のスリットとレンズとを使用して，ピンホールの役割をする光学系を構成する」と記載されている（２頁左上欄１１～１３行）ことから分かるように，ピンホールの代わりに，２個のスリット及びレンズ（乙１８の第１図及び第２図に示されたスリット８１，レンズ３４，及びスリット８２のセット）を用いる発明，すなわち，ピンホールの代替手段を提供する発明である。しかしながら，乙１６発明では，ピンホールは用いられていないから，この観点からも，当業者が乙１８発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。さらに，乙１６発明は，分光分析を行うことを前提とした発明であるのに対し，乙１８発明は，分光分析を行うことを前提としない発明である。実際，乙１８号証をみても，分光に関しては記載も示唆もない。また，上述のように，乙１６発明では，試料の所与の面の焦点からの光は，分光器の入射スリットの位置において，点状にはならず，線状になっている。これに対し，乙１８発明では，乙１８号証の第２図を見て分かるように，被告が乙１６発明の入射スリットに対応すると主張する第１スリット（スリット８１）の位置において，試料の所与の面の焦点からの光は一点に集光されている。このように，乙１６発明と乙１８発明とでは，その状況が大きく異なり，この観点からも，当業者が乙１８発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。第二に，乙１８発明からスリット８２のみを取り出して，これを乙１６発明に適用することについては，阻害要因が存在するか，あるいは動機付けがないと考えられる。
上述のように，乙１８発明は，ピンホールの代わりに，２個のスリット及びレンズ（スリット８１，レンズ３４及びスリット８２のセット）を用いる発明である。つまりスリット８１，レンズ３４及びスリット８２を必須の構成とするものであるから，この中からスリット８２のみを取り出して，乙１６発明に適用することについては阻害要因があるというべきである。また，スリット８２のみを取り出すことについては，乙１８号証には記載も示唆もないのであるから，かかる取り出しを行う動機付けはない。
また，スリット８２は光検出器６（乙１８の第１図及び第２図参照）とも協働しているから，スリット８２を光検出器６から分離することについても，阻害要因が存在するか，あるいは動機付けがないと考えられる。
ｂ被告は，乙１８発明を乙１６発明に適用することにより，乙１６発明において，入射スリットとは直交する方向にスリットを設けることは当業者が容易に想到し得たと主張し，これに加えて，次に，乙１０発明を乙１６発明に適用することにより，そのスリットに代えて，光検出器の読取領域の制限によって共焦点作用を得ることも当業者が容易に想到し得たと主張していると思われる。
しかしながら，第一に，当業者が乙１０発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。
乙１６号証には，共焦点に関しては記載も示唆もないから，当業者が，乙１６発明と共焦点に関する乙１０発明とを結び付ける動機付けはなく，乙１０発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。また，乙１６発明は，分光分析を行うことを前提とした発明であるのに対し，乙１０発明は，分光分析を行うことを前提としない発明である。実際，乙１０号証をみても，分光に関しては記載も示唆もない。このように，乙１６発明と乙１０発明とでは，その状況が大きく異なり，この観点からも，当業者が乙１０発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。また，乙１０発明の２次元マトリックススイッチは，いずれも主走査方向において異なる位置に到達した光を区別することができない。よって，乙１６発明において，位置検出型光電子増倍管の代わりに，これらの２次元マトリックススイッチを採用すれば，せっかく分光器（トリプル・ポリクロメータ）で分光した光を区別することができなくなってしまう。したがって，この観点からも，当業者が乙１０発明を乙１６発明に適用する動機付けはない。
第二に，被告の示す証拠からは，被告の主張が成り立つとは考えられない。２つのスリットのうちの１つを光検出器の所与の領域（共焦点作用をもたらすような制限された読取領域）に置き換えて，光検出器のかかる領域と残ったもう1つのスリットとを使用すること，すなわち，２つの異なる原理に基づく手段の組み合わせにより二次元の共焦点作用をもたらすことが公知であることを示す証拠は示されていないし，自明の事項ではない。
ｃ被告は，乙１８発明を乙１６発明に適用することにより，乙１６発明において，入射スリットとは直交する方向にスリットを設けることは当業者が容易に想到し得たと主張しているので，次に，乙８～１０の技術（ピンホールに代えて，光検出器の読取領域の制限によって，共焦点作用が得られるという技術）を乙１６発明に適用することにより，そのスリットに代えて，光検出器の読取領域の制限によって共焦点作用を得ることも当業者が容易に想到し得たと主張していると思われる。
しかしながら，第一に，当業者が乙８～１０号証の技術を乙１６発明に適用する動機付けはない。
乙１６号証には，共焦点に関しては記載も示唆もないから，当業者が，乙１６発明と共焦点に関する乙８～１０号証の技術とを結び付ける動機付けはなく，上記技術を乙１６発明に適用する動機付けはない。上記技術はピンホールの代替技術であるが，乙１６発明ではピンホールは用いられていないから，この観点からも，当業者が上記技術を乙１６発明に適用する動機付けはない。
また，乙１６発明は，分光分析を行うことを前提とした発明であるのに対し，乙８～１０号証の技術は，分光分析を行うことを前提としない技術である。実際，乙８～乙１０号証をみても，分光に関しては記載も示唆もない。このように，乙１６発明と上記技術とでは，その状況が大きく異なり，この観点からも，当業者が上記技術を乙１６発明に適用する動機付けはない。
さらに，乙８～１０号証の技術は，ピンホールに代えて，二次元の縦横に並べられた素子のうちの１つを用いるものである。この１つの素子によって，分光された光を区別することはできないから，仮に，乙１６発明において，位置検出型光電子増倍管の代わりに，乙８～１０号証の光検出器を採用すれば，せっかく分光器（トリプル・ポリクロメータ）で分光した光を区別することができなくなってしまう。したがって，この観点からも，当業者が上記技術を乙１６発明に適用する動機付けはない。
第二に，被告の示す証拠からは，被告の上記主張が成り立つとは考えられない。


２つのスリットのうちの１つを光検出器の所与の領域（共焦点作用をもたらすような制限された読取領域）に置き換えて，光検出器のかかる領域と残ったもう１つのスリットとを使用すること，すなわち，２つの異なる原理に基づく手段の組み合わせにより二次元の共焦点作用をもたらすことが公知であることを示す証拠は示されていないし，自明の事項ではない。
(オ)相違点３について
乙１６発明は，極限的な微弱光の高感度ラマン分光を実現するための装置であるから（乙１６・５頁２２行参照），当業者であれば，乙１６号証の図１の試料にレーザを照射するミラーを，ハーフミラー，ダイクロイックフィルタ，ビームスプリッタ等にして，試料からの散乱光をなるべくブロックしないようにすることは考えつくかもしれない。しかし，ハーフミラー等であっても，散乱光をすべて透過させることができるわけではない。
ここで，仮に，試料にレーザを照射するのと，当該試料からの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いるようにしたとすると，散乱光がミラーによってある程度ブロックされることになるから，乙１６発明の目的（極限的な微弱光の高感度ラマン分光の実現）を考慮すれば，このような変形を行うことについては，動機付けがないか，あるいは阻害要因が存在すると考えられる。
したがって，乙１６発明において，相違点３に係る構成にすることは，当業者にとって容易に想到し得たことであるとはいえない。
(カ)相違点４について
超微弱信号の検出以外の目的でＣＣＤ検出器を用いることがあるとしても，かかる目的の場合には乙１６発明を用いる必要はないのであるから，乙１６発明においてＣＣＤ検出器を用いる動機付けはない。したがって，乙１６発明において，相違点４に係る構成にすることは，当業者にとって容易に想到し得たことであるとはいえない。
カ明確性要件違反の有無（争点４－６）
（被告の主張）
本件発明７（請求項７）には，構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２において，「所与の領域」との記載がある。この「所与の領域」はサンプルの所与の面から散乱された光が合焦される領域であり（構成要件Ｄ），当該「所与の領域」で受ける光が，「所与の領域」外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され（構成要件Ｇ－１），かつ，「所与の領域」は，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている。しかしながら，このような「所与の領域」が具体的にどのような範囲であるかについては，特許請求の範囲の記載において明確ではない。この点，原告ＲＴＳは，拒絶理由通知書に対する意見書（乙２）３頁２４～２５行において「光検出器の細長い領域（実施例における２本の線４４の間の部分）」，同頁２６行目において「光検出器の所与の領域，つまり細長い領域」と主張している。そして，本件明細書の「実施例における２本の線４４の間の部分」とは，本件明細書の本件発明７に対応する実施例（第２の実施例）においては幅が２ピクセルの細長い領域であるが，その位置及び幅をどのように定めるかについては何ら記載がない。以上のように，第二の次元で共焦点作用をもたらす領域は，一義的に確定できるものではない。「所与の領域」は，サンプルの他の面からの光をカットする程度（第二の次元の共焦点作用をもたらす程度），検出する受光量の程度，暗電流によるノイズの程度等の条件によって異なってしかるべきであるが，「所与の領域」は，本件明細書の記載及び出願当時の当業者の技術常識を参酌しても，不明確であるといわざるを得ない。したがって，本件発明７（請求項７）は，平成６年改正前特許法３６条５項２号の要件を具備しない。
（原告らの主張）
本件明細書６欄２～４５行及び第２図，並びに７欄２４～３３行，第３図及び第５図等には，「所与の領域」の決定に関連する具体的な記載がある。本件発明７を実施する場合，当業者であれば，当該記載を参照して，「所与の領域」を適宜決定することができるから，明確性要件違反はない。(5)本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされ
るべきものであるか（争点５）
（被告の主張）
ア進歩性欠如
本件発明８～１０及び１３は，以下のとおり，進歩性が欠如する。(ア)本件発明７は，乙３０号証，乙３１号証，乙１８号証，乙７号証又は乙１６号証に基づいて，容易に発明することができたから，進歩性が欠如する。
(イ)乙７号証の図３には，リニアダイオードアレイを光検出器として用いる発明が記載されており，これは細長い領域に該当する。また，乙１６発明の前記光検出器の前記所与の領域（幅５ピクセルの領域）は細長い（本件発明８の構成要件Ｉ）。
乙７号証の図３には，横方向（スリットを横切る方向）に延在したリニアダイオードアレイが記載されている。また，乙１６発明の前記光検出器の前記所与の領域（幅５ピクセルの領域）は，図２(ａ)及び(ｂ)の左右方向（Ｘ方向）に延在している。これに対して，乙１６号証４頁１９行には，スリットの長さ方向は，Ｙ方向であるとされている。よって，乙１６号証には，「前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していること」が記載されている（本件発明９の構成要件Ｋ）。
乙７号証の図３には，横一列に並んだリニアダイオードアレイが記載されており，これはピクセルのアレイと実質的な相違はない。また，乙１６号証６頁１行には，「２５μｍ角の各ピクセルあたりで」と記載されているから，乙１６号証には「前記光検出器は，ピクセルのアレイを備えたこと」が記載されている（本件発明１０の構成要件Ｍ）。乙７号証の主題はラマンマイクロプローブである。また，乙１６号証７頁の図２の説明文には，「５１５ｎｍ励起によるシリコン（１００）のラマン信号とＡｒ＋プラズマ発光。」と記載されているから，乙１６号証には，「前記スペクトルがラマン散乱光のスペクトルであること」が記載されている（本件発明１３の構成要件Ｏ）。
以上のとおり，本件発明８～１０及び１３の構成は格別の技術的意義を有さない，単なる設計事項の構成である。本件発明７が上記(ア)のとおり進歩性を欠如する以上，これに単なる設計事項を加えたにすぎない本件発明８～１０及び１３も進歩性を欠如する。
イ明確性要件違反


本件発明７と同様に，「所与の領域」は，本件明細書の記載及び出願当時の当業者の技術常識を参酌しても，不明確であるといわざるを得ない。したがって，本件発明８～１０及び１３は，平成６年改正前特許法３６条５項２号の要件を具備しない。
（原告らの主張）
ア進歩性欠如について
本件発明７は当業者が容易に想到し得たものとはいえないから，本件発明８～１０及び１３も当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
イ明確性要件違反について
本件発明７の「所与の領域」は不明確であるとはいえず，平成６年改正前特許法３６条５項２号の要件を具備する。
したがって，本件発明８～１０及び１３も，平成６年改正前特許法３６条５項２号の要件を具備する。
(6)損害額（争点６）
（原告らの主張）
被告は，遅くとも平成２０年１月以降，被告製品の製造・販売を行っており，本件訴訟提起までの被告製品の売上げは８億円を下らない。本件発明の実施料相当額の料率は１０％を下回らないから，原告ＲＴＳは，被告による本件特許権の侵害により，少なくとも８０００万円の損害を被った。また，原告ＲＴＳは，平成２２年１０月２６日の本件特許権の譲渡の前後を通じて，原告レニショウの子会社である。原告ＲＴＳは本件発明を実施しておらず，当該譲渡日以前において本件発明を適法に実施できたのは原告レニショウのみであった。したがって，被告の侵害行為がなければ，原告レニショウは，被告が譲渡した侵害品の数量と同じ数量を販売することができたというべきであるから，被告による本件特許権の侵害により，少なくとも３億３６００万円の損害を被った。
（被告の主張）
原告らの主張は否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか（争点１）について
(1)「光」（構成要件Ａ）の意義（争点１－１）についてア構成要件Ａにおける「光」の意義については，これをスポット照明に限定せずライン照明も含まれるとする原告らの主張と，スポット照明に限定されるとする被告の主張が対立している。すなわち，構成要件Ａの「光」にスポット照明が含まれることは原告，被告間に争いはなく，ライン照明が含まれるか否かが，構成要件Ａの「光」の意義についての争点である。構成要件Ａの「光」の意義については，本件発明の特許請求の範囲や明細書の発明の詳細な説明の記載をみても，それを直接に明らかにする記載はない。
被告は，本件発明７における唯一の実施例である第２の実施例が従来技術における第１の実施例についてのスポット照明についての記載を前提としているから，構成要件Ａの「光」はスポット照明に限定されると主張するが，実施例においてスポット照明についての説明があるからといって，そこから直ちに構成要件Ａの「光」がスポット照明であることを導き出すことはできないものというべきである。
イそこで，本件発明７の技術的意義について検討する。(ア)本件発明７は，例えば，ラマン効果を利用してサンプルを分析するのに分光分析が使用される装置に関するものである（本件明細書の「技術分野」３欄４４～４６行）。物質をある波長の励起光で照明したときに散乱される光のほとんどは，励起光と同じ波長の光である（レイリー散乱光）。しかし，一部の散乱光は，その物質を構成する分子の振動に応じて，波長が変化する。ラマン散乱光とは，このように物質に励起光が照射されたときに発生する，励起光とは異なる波長をもった散乱光をいう（乙６）。分子種が異なると特徴的ラマンスペクトルが異なるため，サンプル中に存在する分子種の分析に使用することができる（本件明細書の「背景技術」４欄１～３行）。
分光分析に係る従来技術では，サンプルの一定の面（要求された面）から散乱された光はピンホールにおいて緊密に焦点を絞られて通過し，他の面からの光は焦点がそれほど緊密に絞られず遮断されることにより，一段階の共焦点作用でラマン分光分析を行っていたが，散乱された光を非常に小さなピンホール上に緊密に焦点合わせすることが難しかった（本件明細書の「背景技術」４欄１９～３４行）。
そこで，本件発明７では，共焦点作用を二段階に分け，第一の次元の共焦点作用は，ピンホールの代わりにスリットを用いることにより焦点合わせを容易にし，サンプルの所与の面から散乱された光を光検出器の所与の領域に合焦させ，他の面から散乱された光を光検出器に合焦させないようにした。そして，第一の次元の共焦点作用が不十分な点について，光検出器の所与の領域で受ける光が，所与の領域外で受ける光を含まずに，又はこの光と分離して検出され，所与の領域は，第一の次元を横切るように形成することにより，第二の次元で共焦点作用をもたらすようにして，共焦点作用が十分に生じるようにしたものである（本件明細書の「発明の開示」４欄４４行～５欄４行）。


(イ)ここで，上記共焦点作用について検討する。原告らは，共焦点作用とは，サンプルの所与の面の特定の点からの光を取得する際に，レンズを利用して，サンプルの所与の面の特定の点からの光をある領域に集中させる一方，サンプルの他の面からの光を拡散させ，前記領域の辺りのみを読み取ることにより，読取領域外に存在する拡散されたサンプルの他の面からの光を排除することで，Ｚ軸方向（光軸方向）での分解能を向上させる作用である旨主張する。他方で，被告は，共焦点作用は，光源のＸＹ平面での広がりを制限するとともに，光検出器側でもＸＹ平面での広がりを制限することによって，主としてＺ方向の分解能が向上する作用である旨主張する。このように，両者の共焦点作用の意義を比較すると，光源側の制約（構成要件Ａの「光」の意義）については争いがあるものの，光検出器側においてＸＹ両方向の広がりを制限することによってＺ軸方向（光軸方向）の分解能が向上するという点では当事者間に争いがないものと解される。そして，これは，本件明細書の「そのような技術を共焦点法で使用してサンプルの一定の面から散乱された光のみを分析することも可能である。」（４欄２２～２４行），「ＣＣＤをコンピュータと組み合わせると，このように，従来の空間フィルタにおけるピンホールと同じ効果を与える。レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。このように，余分の空間フィルタを使用しないでも共焦点作用が達成されていた。」（６欄１８～２６行）等の記載にも沿うものである。
そうすると，共焦点作用は，少なくともＺ軸方向（光軸方向）の分解能が向上する作用であるといえる。
(ウ)ところで，本件明細書においては，共焦点作用について，「第一の次元での共焦点作用」又は「部分的共焦点作用」と「第一及び第二の次元での共焦点作用」又は「完全な共焦点作用」とを区別している。この点について，発明の詳細な説明においては，「発明の開示」において，「前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることを特徴とする」（４欄４７行～５欄３行）とされ，実施例に関する記載においては，「第３図の構成が部分的共焦点作用のみを発揮する理由は，ＣＣＤとコンピュータにより提供される空間フィルタリングが一次元でのみ起こり，二次元では起きないからである。これは，第１図のものと同じエレメントに空間フィルタ１４を加えた第４図の実施例を使用することにより克服できる。…スリット３０は一次元空間フィルタリングのみを提供し，ラマンバンド２８のそれぞれが第５図の水平方向に空間的にフィルタリングされるようにしていることが認められるであろう。しかしながら，焦点１９の外側からの若干の光が依然としてスリット３０を通過し第３図の影を付けた領域に対応する第５図の領域において受領されることがある。これを克服するには，コンピュータ２５を第３図の実施例におけると同様にプログラムして，線４４同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し，線４６同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより，垂直方向における空間フィルタリングが得られ，スリット３０により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に，完全な二次元共焦点作用が達成される。」（６欄４６行～７欄３３行）とされている。以上によれば，本件発明７は，焦点合わせの困難なピンホールを使用しない共焦点作用の技術において，Ｚ軸方向の分解能向上のために，単にＣＣＤとコンピュータの組合せによる一次元空間フィルタリングを行うのみ（例えば，第１図の従来技術による部分的共焦点作用）ではなく，これにスリットによる空間フィルタリングを組み合わせることにより二次元の空間フィルタリングを行い，これによって完全な共焦点作用を達成しようとするものである。
原告らは，完全な共焦点作用については，非分散性エレメントを用いる場合と分散性エレメントを用いる場合の２つに分け，部分的共焦点作用は分散性エレメントを用いる場合であるとするが，本件明細書において，そのような明確な区別をしているとみるだけの根拠に乏しく，いずれのエレメントを用いる場合においても，完全な共焦点作用と部分的な共焦点作用が生じるものと解するのが相当である。
このような，本件発明７の技術的意義及び他に特許請求の範囲や発明の詳細な説明において「光」の意義を明らかにするような記載がないことに照らせば，構成要件Ａの「光」の意義については，本件発明７の技術的意義を達成できるような光であるか否か，言い換えれば，本件発明７の構成を備えた装置において，第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かという観点から検討するのが相当である。ウそこで，ライン照明が第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かについて検討する。
(ア)原告らは，ライン照明の場合に，別紙原告参考図４のように，線ＰＰ間の領域で光を読み取れば，不要な光の一部であるＬ１及びＬ２を読み取ってしまうのに対し，別紙原告参考図５のように，線ＱＱ間の領域で光を読み取れば，不要な光の一部であるＬ１及びＬ２を読み取らないのであって，Ｌ３～Ｌ６を読み取ってしまうとしても，Ｌ１及びＬ２を読み取らないようにして，Ｚ方向の空間分解能を向上させているから，第二の次元での共焦点作用を奏している旨主張する。
これに対し，被告は，読み出し幅を変えるとＸＹ面内の分解能が変化してしまうから，線ＰＰ間の読み出しと線ＱＱ間の読み出しとの比較自体が無意味であり，仮に線ＰＰ間の読み取りと線ＱＱ間の読み取りを比較しても，線ＱＱ間の読み取りの方がＺ方向の分解能が向上しているとはいえない旨主張する。


(イ)そこで検討するに，原告らの主張は，本件明細書の第５図の場合のように線４４間の領域を読み取ることにより，第二の次元の共焦点作用が生じるのと同様であるとするものと解される。確かに，本件明細書には，「第５図は，ＣＣＤを第４図の実施例で使用したときの第２図および第３図に対応する平面図である。…線４４同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し，線４６同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより，垂直方向における空間フィルタリングが得られ，スリット３０により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に，完全な二次元共焦点作用が達成される。」（７欄１５～３３行）と記載されている。しかし，第４図の実施例は，「このレンズはこのレーザービームをサンプル１８上の焦点１９におけるスポットに焦点を結ばせる。」（５欄２５～２７行）とする従来技術についての第１の実施例を前提としているものと解される。したがって，このようなスポット照明の場合には，線４４間と線４６間の読み取りの際にＸＹ面内分解能は変化していないと解される。
スポット照明の場合には試料のスポット光が照射された点から出たラマン散乱光のみがＣＣＤに到達するのであるから，線４４間の領域を読み取ることにより，Ｚ軸方向の分解能が高くなり，第二の次元の共焦点作用が生じるものと解される。
しかし，ライン照明の場合には，これと同様ということはできない。線ＰＰ間を読み取るということは，線ＰＰ間に到達した光全てを一括して１データとして読み取るということであって，線ＰＰ間に到達した光を検出器の各画素位置ごとに分解してデータを読み取るのではないことを意味し，これは線ＱＱについても同様であると解される（原告らの実験である甲１８別紙２の１頁１４～１６行参照）。そうすると，ライン照明の場合には，たとえ線ＱＱ間を読み取ったとしても，原告参考図６のように，他の点からの光が含まれており，Ｚ軸方向の分解能が高まるとはいえない。
以上のとおり，原理的にみて，ライン照明の場合においては，ＱＱ間のデータを読み取ったとしても，第二の次元の共焦点作用は生じないものというべきである。
原告らは，被告の主張は斜方寄与を考慮せず，実際の物理現象を単純化しすぎていると主張する。しかし，斜方寄与による散乱光は，他の面上の位置からの散乱光発生の要因となってＺ軸方向の分解能の低下をもたらすとともに，他方，所与の面上の位置からの散乱光発生の要因ともなってＺ軸方向の分解能向上をもたらすと考えられる。両者の関係は一概に決定することはできず，この主張によって上記の判断を覆すに足りるものとはいえない。
エさらに，念のため，現実にライン照明とスポット照明を比較した実験結果についても参照する。
(ア)実験の前提としてのサンプルの態様について，原告らは，共焦点作用の有無の判定に使用するサンプルについて，完全に均質なサンプルは現実には存在せず，観念上の産物にすぎない旨主張するのに対し，被告は，ＸＹ方向に均質な平面状のサンプルに対して，奥行き方向の位置を分解できるかどうかが，共焦点でない通常の光学系と共焦点光学系を区別する重要な特徴である旨主張する。
本件明細書の特許請求の範囲や発明の詳細な説明にはサンプルの態様について特に記載はないから，一般的な技術的見地から検討すべきものと解される。
そこで検討するに，乙２１号証（光学第１８巻８号〔１９８９年８月〕）には，「これまでの蛍光顕微鏡では，上方から観察している限りその存在が見えなかった，薄膜や板など，面方向に構造を持たない蛍光資料も，共焦点走査顕微鏡では，その存在及び奥行き方向の分布が観察できる。」（８頁右欄下から４～８行）と記載されている。また，乙２２号証（第４回レーザ顕微鏡研究会１９８９・１０・１６）には，「本研究では，平面状のフォトレジストからの蛍光を検出する実験を行う。したがって，インコヒーレントな光学系における計算を，平面状の蛍光膜について行う。」（１４頁左欄１１～１３行）と記載され，「光軸に対して垂直な面内の無限小の薄さの蛍光膜を観測物体としたとき，その物体はo(x-xS   ’,y-yS’,   z-zS)=ICδ(z-zS)（４）と表わされる，δ及びICはデルタ関数及び定数を表わす。」（１４頁右欄９～１２行）と記載されており，ｘ，ｙ及びｚの関数であった式（４）の左辺を，ｚのみの関数である右辺に置き換えているから，ＸＹ方向に均質なサンプルを前提と   して議   論して   いるも   のと解   される   。さら   に，乙   ２３号   証（JOURNALOFMODERN   OPTICS,1988,VOL.35,NO.7）には，「図１２のとおり，合焦面から外れたピンボケの位置に配置した平面反射板からの信号の変化を測定することによって，光学的な断面分解能の検討を行った。」（１１８０頁「７．実験結果」第２段落）と記載されており，ＸＹ方向に均質なサンプルである平面反射板を使用した検討を行っている。以上に照らすと，ＸＹ方向（ＸＹ面内）に均質（一様）なサンプルに対してＺ軸方向の分解能を有することが共焦点作用の重要な特徴であると認められるから，共焦点作用の有無を判定するには，ＸＹ方向に均質なサンプルを使用した実験結果を採用するのが相当である。(イ)そこで，当事者の実験結果（甲１８，乙２０）をみるに，その結果をまとめると，以下のとおりである。ＦＷＨＭ（FullWidthat   HalfMaximum半値全幅）は，Ｚ軸方向の解像度を示す指標であり，値が小さいほど解像度が大きいことを示すものである。
原告ら（甲１８）被告（乙２０）
実験２実験３    実験４実験５    実験５の追試サンプル非一様    一様一様    一様一様フォーカスライン    スポットスポット    ラインライン波長６３３ｎｍ    ６３３ｎｍ６３３ｎｍ    ６３３ｎｍ５３２ｎｍ
共焦点配置ス   リット   ＋検
出器領域
スリッ   ト＋検
出器領域
スリッ   ト＋検
出器領域
スリッ   ト＋検
出器領域
スリッ   ト＋検   出器
領域
スリット幅２０μｍ    ２０μｍ２０μｍ    ２０μｍ２０μｍ対物レンズx100(NA   不明)x100(NA   不明)x50(NA   不明)x50(NA   不明)x50(NA0.8)ピクセル不明    不明不明    不明２０μｍ
結果列数
FWHM
2.33
2.73


3.04
3.84
列数
FWHM
1.39
1.6
2.12
列数
FWHM
4.09
4.40
4.72
5.09
4.12
列数
FWHM
5.39
5.80
5.90
5.80
5.46
列数
FWHM
2.06-2.09
2.08
2.08
2.08
原告らの実験３及び４によれば，スポット照明では，検出器の列数が少なくなると，ＦＷＨＭの数値が小さくなり解像度が上がっている。他方で，原告らの実験５によれば，一様なサンプルを用いたライン照明では，検出器の列数を３から１にするとＦＷＨＭが小さくなっているが，列数を７から５及び５から３にする過程ではＦＷＨＭが小さくなっているとはいえないから，原告らの実験によっても，一様なサンプルを用いたライン照明において共焦点作用が生じるとはいい難い。オ以上のとおり，原理的には，ライン照明では，光検出器における所与の領域は，サンプルの所与の面からの光だけでなく，他の面からの光も相当量受光するから，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じないものと解されるし，実験の結果からみても，ライン照明において「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるとは認められない。そして，その他ライン照明において共焦点作用が生じることを認めるに足りる証拠はない。カ以上を踏まえて，構成要件Ａの「光」の意義について検討するに，上記オのとおり，ライン照明において「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるとは認められない。
そうすると，構成要件Ａの「光」は，スポット照明を意味すると解するのが相当である。
(2)ライン照明における「第二の次元」の「共焦点作用」の有無（争点１－２）について
上記(1)の検討結果によれば，ライン照明において，「第二の次元」の「共焦点作用」は生じない。
(3)被告製品（ライン照明モード）の構成要件充足性（争点１－３）につい上記(1)のとおり，構成要件Ａの「光」は，スポット照明を意味するから，被告製品（ライン照明モード）は，構成要件Ａを充足しない。また，ライン照明においては「第二の次元」の「共焦点作用」が生じない。そして，本件発明７の「所与の領域」は，「第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることを特徴とする」（本件明細書５欄１～３行）ところ，被告製品（ライン照明モード）は，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じないから，そのような作用をもたらすように形成される「所与の領域」が存在せず，構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２を充足しない。
したがって，被告製品（ライン照明モード）は，本件発明７の技術的範囲に属しない。
２被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか（争点２）について
(1)まず，被告製品（スポット照明モード）において「第二の次元」の「共焦点作用」（構成要件Ｇ－２）が生じるか否かを検討する。ア被告は，被告製品（スポット照明モード）では，ＣＣＤの読取領域の幅は，２２０μｍであり，これは本件明細書の実施例におけるＣＣＤの読取領域４４μｍ以下よりも大きく，また，本件明細書の実施例の記載において，２００μｍのスリットは空間フィルタとして動作しないと記載されているから，読出領域幅についても同様に２００μｍの幅では本件発明７の効果を奏しないと主張する。しかし，被告が主張するのはいずれも実施例についての記載であって，本件発明７の技術的意義から被告が主張するような数値が導かれるものではない。Ｚ軸方向の分解能を向上させるという本件発明７の共焦点作用の技術的意義に基づいて検討されるべきである。被告は，ＣＣＤの読取領域の幅（２２０μｍ）は，エアリーディスクの直径（スリット位置におけるもの）の最大値（１４６μｍ）よりも大きく，約１．５倍であるから，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じないと主張する（ただし，上記最大値の主張は，被告製品に搭載されていない１０７５ｎｍの光源を前提とする主張である〔乙２７参照〕。）。そこで検討するに，甲２１号証（公開特許公報〔平２－２４７６０５〕平成２年１０月３日公開）には，「第６図より，検出器の面積を，その半径がエアリディスクと同じ，または，エアリディスクの２倍まで広げた場合，…３次元分解能をもっていることがわかる。このような光学系は，一様照明落射型蛍光顕微鏡が全く分解をもたなかったｚ方向のみに構造の変化をもつ試料に対しても分解をもつ。」（５頁左上欄６～１２行），甲２２号証（Vol.8,No1/January1991/J.Opt.Soc.Am.A）には，「エアリーディスクより２倍広い検出器を有する顕微鏡も，２μｍの分解能で長さ方向の構造を分解することができる。」（１７２頁右欄下から１２～１０行）と記載されている。


また，   甲２４   号証（   HANDBOOKOF    BIOLOGICALCONFOCAL    MICROSCOPYREVISEDEDITION〔「<Ｃ>1990,1989Plenum   Press」の記載に照らすと，本件特許権の優先日前に頒布された刊行物と認められる。〕）には，図４「ピンホールの大きさの関数としての反射における軸方向の共焦点応答」において（別紙甲２４号証の図４参照），検出ピンホールの大きさが回折限界エアリー分布のＦＷＨＭの単位で示されている。そして，甲２０号証には，エアリーディスクの直径１．２２λ／ＮＡ像側と記載され（９６頁４－２７式），ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×Ｍであることも認められるから（９７頁４－２８式と４－２９式から求められる。），エアリーディスクの直径ｄ＝（１．２２×λ／ＮＡ物体   側）×Ｍである（λ：波長，ＮＡ：開口数，Ｍ：対物レンズの倍率）。乙２９号証には，△ｘ（ＦＷＨＭ）＝０．５１×λ／ＮＡと記載され，このＮＡはＮＡ像側であると解されるから，エアリーディスクのＦＷＨＭの大きさは（０．５１×λ／ＮＡ物体   側）×Ｍである。これをエアリーディスクの直径と比較すると，エアリーディスクの直径は，そのＦＷＨＭの大きさの約２．４倍（１．２２／０．５１＝２．３９２）であると認められる。甲２４号証の図４では，ピンホール直径６は，ＦＷＨＭを１とした場合の関数として表現されているから，ピンホールの大きさがエアリーディスクの直径の２．５倍（６／２．４＝２．５）までは，共焦点作用を有するものとして示されていると認めるのが相当である。以上に照らすと，読取領域の幅がエアリーディスクの直径の２．５倍までであれば，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じると認めるのが相当である。
イそして，証拠（甲３）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品（スポット照明モード）は，波長７８５ｎｍ，開口数０．９，対物レンズの倍率１００倍が選択可能であることが認められる。
上記の数値を，エアリーディスクの直径ｄ＝（１．２２×λ／ＮＡ物体側）×Ｍに当てはめると，エアリーディスクの直径は１０６μｍであるから，ＣＣＤの読取領域の幅２２０μｍはエアリーディスクの直径の２．５倍以内の約２．０８倍となる。
そうすると，被告製品（スポット照明モード）では，波長７８５ｎｍ，開口数０．９，対物レンズの倍率１００倍の設定（以下「本件設定」という。）の場合において，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じると認められる。
原告らは，被告製品（スポット照明モード）では，波長７８５ｎｍ，開口数０．４５，対物レンズの倍率１００倍の設定も可能である旨主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。
(2)以上に基づいて，被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するかを検討する。
ア構成要件Ａの「光」は，スポット照明を意味し（前記１(1)），被告製品（スポット照明モード）は，サンプルの測定しようとする面（所与の面）に光を照射して散乱光を得る手段を有するから（前提事実(7)イ），構成要件Ａを充足する。
イ被告製品（スポット照明モード）は，「ある波長範囲をもった散乱光」の意味での「スペクトル」を４００本のスペクトルに分光して周波数成分ごとに分ける手段を備   えるから，構成要件Ｂを充足   する（前提事実(8)イ）。
ウ被告製品（スポット照明モード）は，冷却ＣＣＤ（電荷結合素子）光検出器を備えるから，構   成要件Ｃ及びＧ－２③を充足   する（前提事実(8)イ）。
エ被告製品（スポット照明モード）は，回折格子により分光された散乱光を光検出器に合焦させる手段をそれぞれ有し，サンプルの所与の面からの散乱光は，スリットを通過し，光検出器に合焦させられ，サンプルの所与の面以外からの散乱光は，光検出器上には合焦しない（前提事実(7)イ）。そして，上記(1)のとおり，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるから，第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている「所与の領域」を有すると認められる。
以上のとおり，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，構成要件Ｄを充足する。
オ上記ア～エのとおり，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，構成要件Ａ～Ｄを充足する分光分析装置である（甲３，４）から，構成要件Ｅを充足する。
カ被告製品（スポット照明モード）では，サンプルの所与の面からの散乱光は，スリットを通過し（前提事実(8)ウ），当該スリットが「第一の次元で共焦点作用」をもたらしているものであることは争いがない。そうすると，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，構成要件Ｆを充足する。
キ被告製品（スポット照明モード）は，上記エのとおり，本件設定の場合において，「所与の領域」を有しており，また，光検出器が所与の領域外で受ける光を含まずに，または分離して検出できるものと認められるから，構成要件Ｇ－１を充足する。
ク被告製品（スポット照明モード）は，上記エのとおり，本件設定の場合において，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じ，「所与の領域」を有している。また，被告製品（スポット照明モード）のＣＣＤの読取領域は，スリットと直交する方向に細長く延びているから（乙１２のスライド４４，弁論の全趣旨），被告製品（スポット照明モード）の「所与の領域」は「第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている」と認められる。
したがって，被告製品（スポット照明モード）は，構成要件Ｇ－２を充足する。
ケ被告製品（スポット照明モード）では，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれてスリットを通過し，他の面の散乱光は，スリットにおいて焦点を結んでいないから，構成要件Ｇ－２①を充足する（前提事実(8)ウ）。コ被告製品（スポット照明モード）は，サンプルに光を照射する対物レンズは，当該サンプルからの散乱光の集光も行うから，構成要件Ｇ－２②を充足する（前提事実(8)イ）。


サ被告製品（スポット照明モード）は，分光分析装置であり（前提事実(8)エ），構成要件Ａ～Ｇ－２の特徴を備えるから，構成要件Ｈを充足する。
シしたがって，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明７に係る構成要件をすべて充足する。
(3)以上のとおり，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明７の技術的範囲に属する。
３被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか（争点３）に
ついて
(1)被告製品について
前記１のとおり，被告製品（ライン照明モード）は，本件発明７の技術的範囲に属しないから，本件発明７の従属項である本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属しない。
他方で，被告製品（スポット照明モード）は，前記２のとおり，本件設定の場合において，本件発明７の技術的範囲に属するから，以下では，これを前提として検討する。
(2)本件発明８の技術的範囲に属するかについて弁論の全趣旨によれば，被告製品（スポット照明モード）では，垂直方向の幅２２０μｍ，水平方向の長さ約２６．８ｍｍの範囲でＣＣＤからの信号を採取していることが認められるから，被告製品（スポット照明モード）は，構成要件Ｉを充足する。そして，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明７の技術的範囲に属するから，その限度で，構成要件Ｊを充足する。
したがって，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明８の技術的範囲に属する。
(3)本件発明９の技術的範囲に属するかについて上記(2)及び前記２(2)クのとおり，被告製品（スポット照明モード）では，垂直方向の幅２２０μｍ，水平方向の長さ約２６．８ｍｍの範囲でＣＣＤからの信号を採取していること，ＣＣＤの読取領域は，スリットと直交する方向に細長く延びていることが認められるから，被告製品（スポット照明モード）は，構成要件Ｋを充足する。そして，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明７の技術的範囲に属するから，その限度で，構成要件Ｌを充足する。
したがって，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明９の技術的範囲に属する。
(4)本件発明１０の技術的範囲に属するかについて被告製品（スポット照明モード）が構成要件Ｍを充足することは当事者間に争いがない。そして，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明７の技術的範囲に属するから，その限度で，構成要件Ｎを充足する。
したがって，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明１０の技術的範囲に属する。
(5)本件発明１３の技術的範囲に属するかについて被告製品（スポット照明モード）が構成要件Ｏを充足することは当事者間に争いがない。そして，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明７及び１０の技術的範囲に属するから，その限度で，構成要件Ｐを充足する。
したがって，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明１３の技術的範囲に属する。
(6)小括
以上のとおり，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属する。４本件発明７に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか
（争点４）について
(1)乙３０号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－１）についてア乙３０号証（NATURE   Vol.34720SEPTEMBER   1990）は，本件特許権の優先日前である平成２年（１９９０年）９月ころ頒布された刊行物であると認められる。
乙３０号証には，以下の発明（乙３０発明）が記載されていると認められる。
「ＤＣＭ色素レーザーからの波長６６０ｎｍのレーザー光を，高開口数の顕微鏡対物レンズを用いて分析対象の物体に集光し，物体により散乱された光が同じ対物レンズにより集められ，共焦点検出を可能とするピンホールを通して，分光器に導入され，レーザーの集光サイズは０．５μｍよりも小さく，直径１００μｍのピンホールにより深さ分解能は１．３μｍとなり，前記分光器は，シェブロン型誘導体バンドパスフィルタセットと，波長分散ステージからなり，信号の検出には液体窒素冷却ＣＣＤカメラが用いられる共焦点ラマン顕微鏡。」
イ本件発明７は，前提事実(5)アのとおりであるから，これを乙３０発明と対比すると，本件発明７と乙３０発明は，以下の点で一致する。「Ａサンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段（乙３０発明の「ＤＣＭ色素レーザーからの…同じ対物レンズにより集められ」）と，Ｂ前記スペクトルを分析する手段（乙３０発明の「分光器」）と，Ｃ光検出器（乙３０発明の「液体窒素冷却ＣＣＤカメラ」）と，Ｄ’前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ（本件発明７は，光検出器の「所与の領域」に合焦させるものであるが，乙３０発明とは光検出器に合焦させるという点では一致する。）前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段（乙３０発明の「ピンホール」は共焦点検出を可能とするから，光検出器に合焦させない手段が存在することは自明である。）とＥを具備する分光分析装置（乙３０発明の「共焦点ラマン顕微鏡」）で
あって，
Ｆ’前記光は空間フィルタ（乙３０発明の「共焦点検出を可能とするピンホール」）を通過して共焦点作用をもたらし，
Ｇ－２
①’前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記空間フィルタにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記空間フィルタを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前又は後で散乱される光は，前記空間フィルタにおいて焦点を結ばず（乙３０発明の「ピンホール」は共焦点検出を可能とするから，サンプルの所与の面の焦点の前又は後で散乱される光は空間フィルタにおいて焦点を結ばないことは自明である。また，乙３０号証には，あえて収差をつけるような記載がないから，サンプルの所与の面からの散乱光が「スポットとしての焦点」に絞り込まれることが認められる。），②前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズ（乙３０発明の「顕微鏡対物レンズ」）が
用いられ，


③前記光検出器は電荷結合素子（乙３０発明の「液体窒素冷却ＣＣＤカメラ」）である
Ｈ分光分析装置。」
他方で，以下の点で相違する。
【相違点１】
「空間フィルタ」が，本件発明７では「第一の次元で共焦点作用をもたら」すための「スリットを備えた一次元空間フィルタ」である（構成要件Ｆ及びＧ－２①）のに対して，乙３０発明では「共焦点検出を可能とするピンホール」である点。
【相違点２】
サンプルの所与の面から散乱された光が光検出器上で合焦される領域が，本件発明７では「所与の領域」であって，「前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，」，「前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されて」いる（構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２）のに対し，乙３０発明ではそのような構成になっていない点。ウ副引例である乙１８号証について検討するに，乙１８号証は，本件特許権の優先日前である昭和６３年６月３日に公開された公開特許公報（昭６３－１３１１１５）であると認められる。
乙１８号証には，共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡におけるピンホールの位置合わせが困難であるとの課題を解決するために，微小なピンホールに替わる位置合わせの容易な機構を具備した共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡を提供することを目的とするものであって（２頁左上欄２～９行），互いに交叉する２個のスリットとレンズとを使用してピンホールの役割をする光学系を構成し（特許請求の範囲，２頁左上欄１１～１３行），スリットの位置調整は，一方向の動きだけで済むのでピンホールの位置調整よりも容易であり，２個のスリットを調整することで目的が達成されること（２頁左上欄１３～１６行）が記載されている。
そこで，乙３０発明に乙１８号証を組み合わせることができるかを検討するに，乙３０発明は，共焦点ピンホールが用いられているものであるから，乙１８号証と同様に，ピンホールの位置調整の困難さという課題が存在すると認められる。そして，乙３０発明と乙１８号証は，共焦点光学系の技術分野において一致するから，当該技術分野の当業者であれば，乙３０発明において，ピンホールの位置調整の困難さという課題を認識できるといえるのであって，上記課題を解決するために，乙１８号証を採用する動機付けはあったと認められる。
しかしながら，乙１８号証は，互いに交叉する２個のスリットとレンズとを使用してピンホールの役割をする光学系を構成するものであるから，乙３０発明に乙１８号証を組み合わせた場合には，乙３０発明のピンホールを，互いに交叉する２個のスリットとレンズに置換することが容易想到であったことは認められる。しかし，乙３０発明にも乙１８発明にも，光検出器の読取領域を制限することによって共焦点作用を生じさせることを課題とする旨の記載はなく，光検出器の読取領域の制限によって第二の次元の共焦点作用を得ることの動機付けも示唆もなく，乙３０発明と乙１８発明を組み合わせることによって，光検出器の読取領域の制限によって第二の次元の共焦点作用を得ることまでもが容易想到であったとは認められない。
したがって，相違点１に係る構成が当業者にとって容易想到であったことは認められるが，相違点２に係る構成が当業者にとって容易想到であったとは認められない。
エこれに対し，被告は，乙３０発明と乙１８号証を組み合わせることにより得られる構成について，乙３０発明の「ピンホール」を乙１８号証の「スリット－レンズ－スリット」に置き換えるとすれば，「スリット－レンズ－スリット－レンズ（＝レンズ＋凹面鏡）－ＣＣＤカメラ」となるが，当業者はレンズを余分に設けることを考えないから，乙１８号証の両スリット間のレンズの代わりに，乙３０のレンズ（＝レンズ＋凹面鏡）を用いることとして，「スリット－レンズ（＝レンズ＋凹面鏡）－スリット－ＣＣＤカメラ」という構成を想到するなどと主張する。
しかしながら，乙１８号証の両スリットの間に設けられたレンズは，ピンホールの役割をする光学系を構成するために必要なものであると解されるから，乙１８号証の両スリットの間に設けられたレンズの代わりに，乙１８号証の第１のスリットと第２のスリットとの間に乙３０発明のレンズ（＝レンズ＋凹面鏡）を設けることが当業者にとって容易想到であったとは認められない。
したがって，被告の主張は理由がない。
オ以上のとおり，乙３０号証を主引例とする進歩性欠如は認められない。(2)乙３１号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－２）についてア   乙３１   号証（   JOURNALOF    RAMANSPECTROSCOPY,    Vol.22217-2(1991)）は，本件特許権の優先日前の平成３年（１９９１年）４月ころ頒布された刊行物であることが認められる（乙３２，３３）。また，乙３１号証と乙３０号証の著作者は同じであり，乙３１号証と乙３０号証の記載内容はほぼ同じである。
乙３１号証には，以下の発明（乙３１発明）が記載されていると認められる。
「ＤＣＭ色素レーザーからの波長６６０ｎｍのレーザー光を，高倍率の対物レンズを用いて分析対象の物体に集光し，物体により散乱された光が同じ対物レンズにより集められ，共焦点検出を可能とするピンホールを通して，分光器に導入され，レーザーの焦点における強度の半値幅は０．５μｍよりも小さく，前記分光器は，シェブロン型バンドパスフィルタセットと，ルールドグレーティングからなり，信号の検出には液体窒素冷却低速走査ＣＣＤカメラが用いられ，宇宙線事象検出の可能性を最小化するため，分光方向に対して垂直方向には，最小限のピクセルだけを使う共焦点ラマン顕微分光器。」
イ本件発明７は，前提事実(5)アのとおりであるから，これを乙３１発明と対比すると，本件発明７と乙３０発明は，以下の点で一致する。「Ａサンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段（乙３１発明の「   ＤＣＭ   色素レ   ーザー   からの   …同じ   対物レ   ンズに   より集   められ」）と，
Ｂ前記スペクトルを分析する手段（乙３１発明の「分光器」）と，Ｃ光検出器（乙３１発明の「液体窒素冷却低速走査ＣＣＤカメラ」）
と，


Ｄ’前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ（本件発明７は，光検出器の「所与の領域」であるが，乙３１発明とは光検出器に合焦させるという点では一致する。）前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段（乙３１発明の「ピンホール」は共焦点検出を可能とするから，光検出器に合焦させない手段が存在することは自明である。）とＥを具備する分光分析装置（乙３１発明の「共焦点ラマン顕微分光器」）であって，
Ｆ’前記光は空間フィルタ（乙３１発明の「共焦点検出を可能とするピンホール」）を通過して共焦点作用をもたらし，
Ｇ－２
①’前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記空間フィルタにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記空間フィルタを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記空間フィルタにおいて焦点を結ばず（乙３１発明の「ピンホール」は共焦点検出を可能とするから，サンプルの所与の面の焦点の前又は後で散乱される光は空間フィルタにおいて焦点を結ばないことは自明である。また，乙３１号証には，あえて収差をつけるような記載がないから，サンプルの所与の面からの散乱光が「スポットとしての焦点」に絞り込まれることが認められる。），
②前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズ（乙３１発明の「対物レンズ」）が用
いられ，
③前記光検出器は電荷結合素子（乙３１発明の「液体窒素冷却低速走査ＣＣＤカメラ」）である
Ｈ分光分析装置。」
他方で，以下の点で相違する。
【相違点１】
「空間フィルタ」が，本件発明７では「第一の次元で共焦点作用をもたら」すための「スリットを備えた一次元空間フィルタ」である（構成要件Ｆ及びＧ－２①）のに対して，乙３１発明では「共焦点検出を可能とするピンホール」である点。
【相違点２】
サンプルの所与の面から散乱された光が光検出器上で合焦される領域が，本件発明７では「所与の領域」であって，「前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，」，「前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されて」いる（構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２）のに対し，乙３１発明ではそのような構成になっていない点。ウ以上のとおり，本件発明７と乙３１発明の相違点は，本件発明７と乙３０発明の相違点と同じである。
そして，上記(1)ウと同様に，相違点１に係る構成が当業者にとって容易想到であったことは認められるが，相違点２に係る構成が当業者にとって容易想到であったとは認められないし，上記(1)エと同様に，被告の主張は理由がない（ただし，「乙３０発明」は「乙３１発明」と読み替える。）。
エ被告は，乙３１号証には，更なる改良の可能性としてピンホールを（１つの）スリットに置き換えることが記載されていることを挙げて，上記各相違点は，乙１８号証に基づいて容易想到である旨主張する。しかしながら，乙３１号証には，ピンホールをスリットに置き換えた形態ではライン照明が用いられることが記載されており，ライン照明について記載のない乙１８号証を組み合わせることの動機付けとはならないし，上記ウのとおり，乙１８号証を組み合わせても，相違点２に係る構成が当業者にとって容易想到であったとは認められない。
また，被告は，乙３１号証のＣＣＤの読み取り幅が２２０μｍであるとして，エアリーディスク径の１０倍でも共焦点作用が生じるとの原告らの主張を前提とすると，第二の次元の共焦点作用が生じ得る幅といえる旨主張する。しかしながら，乙３１号証のＣＣＤ上に形成されるエアリーディスク径は不明であるから，被告の主張は理由がない。
オ以上のとおり，乙３１号証を主引例とする進歩性欠如は認められない。(3)乙１８号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３）についてア乙１８号証は，本件特許権の優先日前である昭和６３年６月３日に公開された公開特許公報（昭６３－１３１１１５）であると認められる。乙１８号証には，以下の発明（乙１８発明）が記載されていることが認められる。
「レーザと，該レーザにより出射されたレーザ光を収束させポイントソースとするための第１のレンズと，このレーザ光を再び収束し，試料をポイントソースの像面に置くための第２のレンズと，試料を透過したレーザ光を収束するための第３のレンズと，該第３のレンズによる試料４の像面に位置し移動可能とした第１のスリットと，該第１のスリットを通過したレーザ光を収束するための第４のレンズと，該第４のレンズによる上記第１のスリットの像面に位置し，上記第１のスリットの方向と交叉しかつ移動可能とした第２のスリットと，該第２のスリットを透過したレーザ光を検出する光検出器からなる共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡。」イ本件発明７は，前提事実(5)アのとおりであるから，これを乙１８発明と対比すると，本件発明７と乙１８発明は，以下の点で一致する。「Ａ’サンプルに光を照射して散乱光を得る手段と（乙１８発明の「レーザ」「第１のレンズ」「第２のレンズ」「サンプル」等），
Ｃ光検出器と（乙１８発明の「光検出器６」），
Ｄ’前記散乱光を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を所与の領域（乙１８発明の「第２のスリット」上の領域）に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と（乙１８発明の「第３のレンズ」「第１のスリット」「第４のレンズ」「第２のスリット」）
Ｅ’を具備する装置であって，
Ｆ前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし（乙１８発明の「第１のスリット」），
Ｇ－２
前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成され（乙１８発明の「第２のスリット」上の領域），
①前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリット（乙１８発明の「第１のスリット」）においてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットに


おいて焦点を結ばない，
Ｈ’光学装置。」
他方，以下の点で相違する。
【相違点１】
本件発明７が，スペクトルを分析する手段（構成要件Ｂ）を有する分光分析装置（構成要件Ｅ及びＨ）であって，得られた散乱光が散乱光のスペクトル（構成要件Ａ）であり，光検出器に通される光が分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分である（構成要件Ｄ）のに対し，乙１８発明は走査レーザ顕微鏡である点。
【相違点２】
本件発明７は，「所与の領域」が光検出器の「所与の領域」であって（構成要件Ｄ及びＧ－１），光検出器の所与の領域外で受ける光が存在（構成要件Ｇ－１）して，光検出器の所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出されるのに対し，乙１８発明は，「所与の領域」が第２のスリットの「所与の領域」であって，光検出器の所与の領域外で受ける光が存在しない点（本件発明７は，光検出器の所与の領域の読み出し制限によって第二の次元の共焦点作用を生じさせているのに対して，乙１８発明は，第２のスリット８２によって第二の次元の共焦点作用を生じさせている点）。
【相違点３】
本件発明７は，前記サンプルに光を照射するのと前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられている（構成要件Ｇ－２②）のに対し，乙１８発明は，そのような構成になっていない点。
【相違点４】
本件発明の光検出器は電荷結合素子である（構成要件Ｇ－２③）のに対し，乙１８発明の光検出器はそのような構成であるかが不明である点。ウそこで，相違点について検討する。
(ア)被告は，相違点１について，乙７，１１号証をもって，レーザ顕微鏡において分光を行いスペクトルを分析することは周知であると主張する。
乙７号証は，「赤外・ラマン・振動［Ⅱ］と題する昭和５８年８月３１日発行の書籍である。同書中の「ラマンマイクロプローブ」と題する項目には，「マイクロアナリシスの最も伝統的なものは光学顕微鏡，電子顕微鏡による形態観察である。１９６０年代に入ってこれに加えて元素分析を行うＥＰＭＡ，ＳＡＭ，ＳＩＭＳが行われようになった。…市販の代表的なラマンマイクロプローブであり筆者らが現在使用しているＭＯＬＥ（MolecularOpticalLaser   Examiner）を例にして説明する。…試料は光学顕微鏡の水平な試料台上に置き，白色光でスコープ上に投影される像（最高×１００）を観察し，分析箇所を中央の定位置へＸ－Ｙ可動ステージを用いて移動し，レーザー光に切り替えて照射する。…ラマン散乱もこの対物レンズで１８０°の方向に集光され，ビームスプリッターを通して分光器に導かれる。…分光された光は普通は電子増倍管あるいは光子計数方式を用いて検出する。ルーチン的なμｍオーダーの超微   粒子の   スペク   トルの   ダイナ   ミック   レンジ   は１０   ～１０   ４counts/secのオーダーである。」（１３３頁左欄～１３４頁右欄）との記載がある。これによれば，レーザ顕微鏡において分光分析をすることは周知技術であったことが認められる。もっとも，乙１８発明は共焦点タイプのレーザ顕微鏡であるから，これに上記周知技術を組み合わせることが容易であったというためには，その共焦点機能を維持しつつ組み合わせることが容易でなければならない。しかしながら，乙７，１１号証をみても，共焦点系であるとの明記がない（スリットが共焦点作用を有することが明らかではない。）から，共焦点機能を維持しながら，乙１８号証に上記周知技術を組み合わせる態様は明らかではないというべきである。
そうすると，相違点１に係る構成が当業者にとって容易想到であったとは認められない。
仮に，乙１８発明の共焦点機能を維持しながら，乙１８発明に上記周知技術を組み合わせることを検討すると，第２のスリット８２の後ろに分光手段を配置することが想定される。
しかしながら，このような態様を想定すると，被告の主張において，「所与の領域」を形成する第２のスリットの位置が光検出器から離れることになるから，第２のスリットによる第二の次元での共焦点作用を光検出器に代替させるという考え方が一層想定しづらくなり，相違点２に係る構成が容易想到であったとは認められないことになると解される。(イ)また，相違点２については，乙１８号証には，光検出器に共焦点作用をもたらすような制限された読取領域を設けることや，スリットを光検出器のかかる領域に置き換えることについては記載も示唆もないから，相違点２に係る構成が当業者にとって容易想到であったとは認められない。
これに対し，被告は，乙１８号証の第１図，第２図では，光検出器上に，又は光検出器に非常に近接して，第２のスリットが描かれているから，スリットを光検出器の読取領域の制限に置き換えることを示す，又は少なくとも示唆するものである旨主張するが，それを裏付ける根拠は見当たらないから，被告の主張は理由がない。
(ウ)相違点３については，共焦点光学系において，乙１８発明のような透過型の光学系（２頁右上欄１８～１９行「試料４を透過したレーザ光」）と，乙３０号証のような反射型の光学系とは適宜選択することができるといえるから，乙１８号証を反射型の光学系として構成し，相違点３の構成にすることは当業者にとって容易想到であったと認められる。また，相違点４については，乙３０号証に照らせば，光学装置（走査レーザ顕微鏡）である乙１８発明に光検出器としてＣＣＤを用いることは，当業者にとって容易想到であったと認められる。
(エ)以上のとおり，相違点３及び４に係る構成は当業者にとって容易想到であったと認められるが，相違点１及び２に係る構成は当業者にとって容易想到であったとは認められないから，乙１８号証を主引例とする進歩性欠如は認められない。
(4)乙７号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４）についてア乙７号証（赤外・ラマン・振動[Ⅱ]）は，上記(3)ウ(ア)のとおり，本件特許権の優先日前の昭和５８年８月３１日ころ頒布された刊行物であると認められる。
(ア)乙７号証には，次の記載がある。


「試料は光学顕微鏡の水平な試料台上に置き，白色光でスコープ上に投影される像（最高×１００）を観察し，分析箇所を中央の定位置へＸ－Ｙ可動ステージを用いて移動し，レーザー光に切替えて照射する。同じ対物レンズを用いてレーザービームは１μｍ（×１００）まで絞ることができる。ラマン散乱もこの対物レンズで１８０°の方向に集光され，ビームスプリッタを通して分光器に導かれる。」（１３４頁左欄９～１６頁）
１３６頁の図３（別紙乙７号証の図３参照）には，レーザー光が照射されたサンプルの左側に，横軸をｖ，縦軸をＩとするラマン散乱スペクトルとみられるグラフが描かれている。
「図３にダイオード・マトリックスあるいはリニア・ダイオード・アレイを用いて，試料視野を少なくとも１００×１００の部分に分割した１０４個のユニットのスペクトルおよび位置の情報を比較的速い時間で得る方法を示した。」（１３５頁右欄１３～１７行）
１３６頁の図３には，サンプルからのラマン散乱光が，スリット，回折格子を経て，ダイオードマトリックス又はリニアマトリックスに達することが記載されている。
１３６頁の図では，サンプルにレーザー光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのに同一のレンズが用いられている。(イ)以上によれば，乙７号証には，以下の発明（乙７発明）が記載されていると認められる。
「サンプルにスポット光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，前記スペクトルを分析する手段と，ダイオードマトリックス又はリニアダイオードアレイからなる光検出器と，前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備するラマンスペクトル測定装置であって，前記光はスリットを通過し，前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられる，ラマンスペクトル測定装置。」
イ本件発明７は，前提事実(5)アのとおりであるから，これを乙７発明と対比すると，本件発明７と乙７発明は，以下の点で一致する。「Ａサンプルにスポット光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
Ｂ前記スペクトルを分析する手段と，
Ｃ光検出器と（乙７発明の「ダイオードマトリックス又はリニアダイオードアレイからなる光検出器」），
Ｄ’前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合
焦させない手段と
Ｅを具備する分光分析装置（乙７発明の「ラマンスペクトル測定装置」）であって，
Ｆ’前記光はスリットを通過し，
Ｇ－２
②前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を
集光するのとに同一のレンズが用いられる，
Ｈ分光分析装置（乙７発明の「ラマンスペクトル測定装置」）。」他方で，以下の点で相違する。
【相違点１】
本件発明７においては，前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし（構成要件Ｆ），前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばない（構成要件Ｇ－２①）のに対し，乙７発明では，前記光はスリットを通過しているにすぎない点。
【相違点２】
本件発明７においては，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され（構成要件Ｇ－１），前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており（構成要件Ｇ－２），前記光検出器の「所与の領域」に所与の面から散乱された光を合焦させている（構成要件Ｄ）のに対し，乙７発明では，そのように構成されていない点。
【相違点３】
本件発明７においては，前記光検出器は電荷結合素子である（構成要件）のに対し，乙７発明では，ダイオードマトリックス又はリニアダイオードアレイからなる光検出器である点。
ウそこで，相違点について検討する。
(ア)被告は，相違点１について，乙７号証に記載されているとして一致点である旨主張するが，乙７号証には，乙７発明におけるスリットが共焦点作用と関連付けて記載されている箇所は存在しないから，当該スリットが第一の次元の共焦点作用をもたらすものとは認められない。また，乙７号証１３７頁右欄１３～１５行には，「モノチャンネルモードの場合スリットもアパーチャーと同じ役割をするが，この場合は分解能に異方性を生じてしまう。」との記載があるが，乙７発明のスリットは，マルチチャンネルモード（特定の波長の光だけを取り出す用途には使用できない）で用いられており（図３，４の表題において「マルチチャンネル検出器」とされている。），当該スリットへの適用可能性を肯定した記載であるとはいえない。
したがって，乙７号証に相違点１に係る構成が記載されているとは認められないし，また，相違点１に係る構成が当業者にとって容易想到であったことを認めるに足りる証拠もない。
(イ)また，相違点２については，上記(ア)のとおり，乙７発明におけるスリットが第一の次元の共焦点作用をもたらすものとは認められないから，第二の次元の共焦点作用が不足しているとの課題を当業者が認識できたとはいい難い。そうすると，乙８～１０号証によって，従来のピンホールを光検出器に置き換えることによって同様な共焦点作用を生じさせることができるという周知技術が認められても，これを乙７発明に適用する動機付けがあるとは認められない。
そうすると，相違点２に係る構成が当業者にとって容易想到であったとは認められない。
(ウ)他方で，相違点３については，乙３０号証には，検出器は電荷結合素子である分光分析装置（乙３０発明）が開示されており，これを分光分析装置である乙７発明に組み合わせることは当業者にとって容易想到であったと認められる。
(エ)以上のとおり，相違点３に係る構成は当業者にとって容易想到であったと認められるが，相違点１及び２に係る構成は当業者にとって容易想到であったとは認められないから，乙７号証を主引例とする進歩性欠如は認められない。
(5)乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５）についてア乙１６号証（高感度ラマン分光法の最近の動向と半導体超薄膜への応用）は，本件特許権の優先日前である平成２年に発行された論文であると認められる（乙１７）。


乙１６号証には，図１記載の高感度ラマン分光光学系を用いて，Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線による励起で，シリコン（１００）ウェーハの５２０ｃｍ－１付近のピークの測定を行った例（図２）が記載されている。これを乙１６発明として特定すると，乙１６発明は，以下のとおりであると認められる。
「ａ試料にＡｒ＋レーザの５１５ｎｍ線のスポット光（図２で検出光がスポット状になっていることから明らかである。）を照射して散乱光を得
る手段（図１，６頁２３行，６頁下から７行）と，
ｂ前記散乱光を分光するトリプル・ポリクロメータ分光器を含む分光光
学系（図１，５頁下から１４～１３行）と，
ｃ２５μｍ角の各ピクセルを有するＰＳ－ＰＭＴ（５頁下から７～５行，６頁１行，６頁下から６行）と，
ｄ前記分光されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記ＰＳ－ＰＭＴに通し（図１，図２，５頁８～９行），前記試料からの散乱光を前記ＰＳ－ＰＭＴに合焦させる手段と（５頁１行の「Ｙ方向での像の広がりを抑える」の記載からＰＳ－ＰＭＴ上で散乱光の像が形成されていることが前提となっていることや，図２では微小スポット光になっていることから，合焦関係が認められる。），
ｅを具備する超高感度ラマン分光装置（図１のタイトル）であって，ｆ試料からの散乱光は１００μｍ（検出器位置では１２５μｍに相当）の幅の入射スリットを通過し（６頁下から２行～１行），前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向への信号の広がりが３～４ピクセルすなわち１００μｍ以
下であって（６頁下から３～２行），
ｇ－１
前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域で受ける光が，前記領域外で受ける光と分離して検出され（６頁末行～７頁２行，図２の説明文），
ｇ－２
前記ＰＳ－ＰＭＴの前記領域が前記入射スリットを横切る方向に延在
しており（４頁１９行，図２）
①前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，前記入射スリットにおいて，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過するものであって，前記シリンドリカル・レンズの光学系の働きにより，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じる，前記ＰＳ－ＰＭＴ上での非点収差の補正が行われるものであり（図１，４頁１０～１２行，６頁３～９行），
②前記試料からの散乱光を集光するレンズは，前記試料にスポット光
を照射するのに用いられておらず（図１），
③前記ＰＳ－ＰＭＴが光検出器として用いられている，ｈ超高感度ラマン分光装置。」
イ本件発明７と乙１６発明とを対比すると，乙１６発明の「試料」は本件発明７の「サンプル」に相当し，以下同様に，「スポット光」は「光」に，「散乱光」は「散乱光のスペクトル」に，「前記散乱光を分光する…分光光学系」は「前記スペクトルを分析する手段」に，「２５μｍ角の…ＰＳ－ＰＭＴ」は「光検出器」に，「超高感度ラマン分光装置」は「分光分析装置」に，「入射スリット」は「スリット」にそれぞれ相当する。乙１６発明のｄ，ｆ及びｇ－１に照らすと，乙１６発明は，前記試料からの散乱光を前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域に合焦させているから，構成要件Ｄの「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ」とは，「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所定の領域に合焦させ」ている点で一致し，構成要件Ｇ－１の「前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され」とは，「前記光検出器の前記所定の領域で受ける光が，前記所定の領域外で受ける光と分離して検出され」る点で一致する（ここでは「所与の領域」と「所定の領域」は区別して用いている。以下同じ。）。そうすると，本件発明７と乙１６発明は，以下の点で一致する。「Ａサンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
Ｂ前記スペクトルを分析する手段と，
Ｃ光検出器と，
Ｄ’前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の
所定の領域に合焦させる手段と
Ｅを具備する分光分析装置であって，
Ｆ’前記光はスリットを通過し，
Ｇ－１’
前記光検出器の前記所定の領域で受ける光が，前記所定の領域外で
受ける光と分離して検出される，
Ｈ分光分析装置。」
他方で，以下の点で相違する。
【相違点１】
構成要件Ｄについて，上記のＤ’の手段が，本件発明７では「前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」でもあるのに対し，乙１６発明ではその旨の明記がない点。
【相違点２】
構成要件Ｆについて，上記のＦ’のスリットが，本件発明７では一次元空間フィルタであって，第一の次元で共焦点作用をもたらすのに対し，乙１６発明ではそうであるのか不明である点。
【相違点３】
構成要件Ｇ－１及びＧ－２について，本件発明７では，「所定の領域」が前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成され，それによって「所与の領域」と評価されているのに対し，乙１６発明ではその旨の明記がない点。
【相違点４】


構成要件Ｇ－２①について，本件発明７では，前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばないのに対し，乙１６発明ではそのような構成であるかが不明である点。
【相違点５】
構成要件Ｇ－２②について，本件発明７では，前記サンプルに照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているのに対し，乙１６発明ではそのような構成ではない点。
【相違点６】
構成要件Ｇ－２③について，本件発明７では光検出器が電荷結合素子であるのに対し，乙１６発明ではＰＳ－ＰＭＴである点。ウそこで，相違点について検討する。
(ア)相違点１について
原告らは，乙１６発明は共焦点作用に関するものではなく，乙１６号証にはサンプルの他の面から散乱された光についての記載はないなどと主張する。
しかしながら，乙１６号証１頁１１～１２行（表題行を含めて算出）には，「固体・液体・気体など形状や大きさを問わない。」と記載されているから，厚さのある試料（「他の面」が観念できる試料）をも測定対象としていることが明らかである。
また，本件発明７においても，サンプルとして超薄膜を用いた場合は，上記のＤ’の手段が「前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」であるとはいえなくなるから，相違点１は，分光分析装置の構成としての相違ではなく，分光分析装置に用いられるサンプルによって生じる相違であるにすぎない。
したがって，相違点１は，実質的な相違点ではない。
(イ)相違点２について
前記２(1)のとおり，エアリーディスク径（直径）ｄ＝（１．２２×λ／ＮＡ物体   側）×Ｍ（λ：波長，ＮＡ：開口数，Ｍ：対物レンズの倍率）である。
乙１６号証７頁８行以下には，サンプルからスリットまでの倍率Ｍは１００倍であることが記載されているから，Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線のスリット上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉ   ｎは，以下のとおり，６３μｍである（ＮＡ物体側は空気中では１を超えない。）。ｄｍｉｎ＝（１．２２×λ／ＮＡ物体側〔最大値〕）×Ｍ
＝（１．２２×０．５１５／１）×１００
＝６３［μｍ］
また，ラマン散乱光（ストーク散乱光）の波長は光源光の波長よりも長いから（弁論の全趣旨。被告第８準備書面４頁），ラマン散乱光によって形成されるスリット上でのエアリーディスク径の最小値はｄｍｉ   ｎよりも大きくなる。他方，乙１６発明のスリット幅は１００μｍであるから，スリット幅とラマン散乱光によってスリット上で形成されるエアリーディスク径との比は１．５９（１００／６３）よりも大きくなることはない。
そして，前記２(1)に照らすと，スリット幅がエアリーディスクの大きさの２．５倍までの場合は共焦点作用を有すると認められる。そうすると，乙１６発明の「スリット」は第一の次元での共焦点作用をもたらすものと認められるから，相違点２は実質的な相違点ではない。原告らは，λ＝０．５１５は光源の波長であるから，上記計算式のうちの（１．２２λ／ＮＡ）は，別紙原告参考図１０－１及び２のＡＤ１を求めたものであり，また，倍率Ｍはサンプルからスリットまでの倍率であるから，上記計算式の（１．２２λ／ＮＡ）×Ｍは，スリット上のエアリーディスク径ＡＤ２ではなく，明るい領域２の大きさを求めたものであると主張する。
確かに，上記計算式は光源の波長から算出しているものであるが，算出の目的はエアリーディスクの最小値を求めるものであり，ラマン散乱光の波長が光源光の波長よりも長い以上，光源光の波長により算出する値がラマン散乱光の波長により算出した値よりも大きいということはなく，最小値を求めるという目的は達することができる。また，倍率Ｍは乙１６号証に開示された数値に基づいて１００としたものである。原告らは，（１．２２λ／ＮＡ）×Ｍは明るい領域２の大きさを求めたものであると主張する。しかし，前記２(1)のとおり，レンズの物体側の開口数ＮＡ物体   側と像側の開口数ＮＡ像側との間には，ＮＡ物体   側＝ＮＡ像側×Ｍの関係があることに照らせば，（１．２２λ／ＮＡ）×ＭによりＡＤ２を求めることができるから，原告らの主張は採用できない。
(ウ)相違点３について
乙１６発明において，入射スリットの位置から検出器の位置までの倍率は１．２倍であるから（弁論の全趣旨。被告第５準備書面９，１０頁），Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線の検出器上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは６３μｍ×１．２＝７６μｍである。また，前記(イ)のとおり，ラマン散乱光（ストーク散乱光）の波長は光源光の波長よりも長いから，ラマン散乱光によって形成される検出器上でのエアリーディスク径の最小値はｄｍｉ   ｎよりも大きくなる。他方，乙１６発明の読み取り幅は２５μｍ×５ピクセル＝１２５μｍであるから，読み取り幅とラマン散乱光によって検出器上で形成されるエアリーディスク径との比は１．６４（１２５／７６）よりも大きくなることはない。
そして，前記２(1)に照らすと，光検出器の読み取り幅がエアリーディスクの大きさの２．５倍までの場合は共焦点作用を有すると認められる。
そうすると，乙１６発明は，第二の次元での共焦点作用を有していると認められる。
そして，ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域は入射スリットを横切る方向に延在しているから（上記アの乙１６発明の認定参照），乙１６発明の「所与の領域」は「第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されて」いると認められる。そうすると，相違点３は実質的な相違点ではない。
以上のとおり，相違点１～３は実質的相違点ではないのであって，実質的な相違点として検討されるべきは，以下の相違点４～６である。
(エ)相違点４について


乙１６発明では，前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，前記入射スリットにおいて，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過するものである。これは，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じる前記ＰＳ－ＰＭＴ上での非点収差を，シリンドリカル・レンズにより補正するものである（上記アの乙１６発明の認定を参照）。すなわち，「シリンドリカル・レンズ」の光学系によって，入射スリットにおいて，あえて非点収差を与え，この非点収差によって分光器により生じる非点収差を解消するものであると解される。このように，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズが存在する限りは，それによって非点収差が与えられることにより，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光がスリットにおいてスポットとして焦点に絞り込まれることにはならないものと考えられる。
しかし，乙３１号証には，「凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために，ＣＣＤカメラの前に円柱レンズ（図１に図示されない）が用いられた。」（訳文２頁７～９行）と記載されている（「円柱レンズ」はcylindricallensの訳）。そして，乙１６発明において設けられた「シリンドリカル・レンズ」は，球面鏡のような反射型光学素子により発生する非点収差の補正を行うものであるから，乙３１号証の「円柱レンズ」は，乙１６発明の「シリンドリカル・レンズ」と機能が同一であると認められる。
そうすると，乙１６発明の「シリンドリカル・レンズ」の位置を，乙３１号証のように単に光検出器の前に移動させることは当業者にとって設計的事項というべきものであり，そのように構成したことによる格別の効果も存在しない。
そして，「シリンドリカル・レンズ」の位置を乙３１号証のように光検出器の前に移動させることによって，乙１６発明において，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて入射スリットを通過し，サンプルの所与の面の焦点の前または後で散乱される光は，入射スリットにおいて焦点を結ばないことになる。
なお，シリンドリカル・レンズが光検出器の前に置かれ，そこで非点収差が与えられるとしても，これはそれによって分光器によって生じた非点収差を解消するためのものであるから，「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」という構成要件Ｄの構成が阻害されるものではない。
したがって，相違点４に係る構成は，当業者にとって容易想到であったと認められる。
(オ)相違点５について
乙３０，３１号証によれば，ラマン分光装置において，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いることは，周知技術であったと認められるから，相違点５に係る構成は当業者にとって容易想到であったと認められる。これに対し，原告らは，乙１６発明は，極限的な微弱光の高感度ラマン分光を実現するための装置であり，試料にレーザを照射するのと，当該試料からの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いるようにしたとすると，散乱光がミラーによってある程度ブロックされることになるなどとして，構成要件Ｇ－２②の構成は容易想到ではない旨主張する。しかしながら，ラマン分光装置は，乙１６発明に限らず，一般に微弱光を対象としているが，乙３０，３１号証において，ミラーを用いた構成は採用されていないから，ミラーが極限的な微弱光の高感度ラマン分光を実現するために必須の構成であるとはいえない。原告らの主張は，乙１６号証の図１に記載があるミラーを前提とするが，上記のとおり，ラマン分光装置においてミラーが必須の構成ではないから，当該主張は採用できない。
(カ)相違点６について
乙１６発明では，光検出器としてＰＳ－ＰＭＴ検出器が用いられているが，これは，ＣＣＤのようなアナログ検出器とは異なり，ＰＳ－ＰＭＴがデジタル検出器であり，宇宙線ノイズが入ったとしても，そのエネルギーに比例した応答がされるわけではなく，１カウントと数えられるだけであるため，超微弱信号の検出の目的に沿っているからである（乙１６・３頁下から９行～４頁６行）。
回折格子（グレーティング）を使用した分光器では反射型光学素子を使わざるを得ないので非点収差が発生し，二次元検出器上でＹ方向への像の広がりが大きくなってしまうので，Ｙ方向に信号を積算して（ビンニング），Ｘ方向の一次元検出器に変換して使用する。乙１６発明では，ビンニングによりノイズを大量に取り込んでしまうと感度が低下するという問題が発生するために，非点収差を補正して，ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるものである（乙１６・４頁１０行～５頁２行）。ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるという効果は，「ＰＳ－ＰＭＴ検出器の場合により顕著である。」（乙１６・４頁下から４～３行）とされているが，ＣＣＤの場合にこの効果が生じないとされているわけではない。
そして，乙１６号証には，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくることが記載されている（４頁６～８行）。以上に照らすと，乙１６発明において，ＰＳ－ＰＭＴに代えて，ＣＣＤ検出器を採用することは当業者にとって容易に想到できることであったと認められる。
これに対し，原告らは，超微弱信号の検出以外の目的でＣＣＤ検出器を用いることがあるとしても，かかる目的の場合は乙１６発明を用いる必要はないから，乙１６発明においてＣＣＤ検出器を用いる動機付けはないなどと主張する。しかしながら，ＰＳ－ＰＭＴを用いた乙１６発明が超微弱信号の検出で有利であるとしても，上記のとおりＣＣＤ検出器の方が優れている部分もあるのであるから，他の目的のために，検出器をＣＣＤに置換することが考えられるのであって，原告らの主張は採用できない。
(キ)以上のとおり，相違点１～３は実質的な相違点ではなく，相違点４～６に係る構成は当業者にとって容易想到であったと認められるから，本件発明７は進歩性が欠如する。


(6)明確性要件違反の有無（争点４－６）について被告は，本件発明７（請求項７）の「所与の領域」（構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２）について，不明確である旨主張する。
しかしながら，「所与の領域」とは，サンプルの所与の面から散乱された光が合焦される領域であり（構成要件Ｄ），当該「所与の領域」で受ける光が，「所与の領域」外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され（構成要件Ｇ－１），かつ，「所与の領域」は，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている（構成要件Ｇ－２）ものと解される。
以上のとおり，「所与の領域」について，不明確な点は存在しないから，被告の主張は理由がない。
(7)小括
本件発明７は，乙１６号証に基づいて，進歩性が欠如するから，本件発明７に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものである。５本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされるべ
きものであるか（争点５）について
(1)進歩性欠如について
ア被告は，本件発明８～１０及び１３の構成は格別の技術的意義を有さない，単なる設計事項の構成であるとして，本件発明７の進歩性に関する主引用発明である乙３０発明，乙３１発明，乙１８発明，乙７発明に，これらの限定を付加することは，当業者が容易に想到し得るものであったと主張する。
しかしながら，前記４のとおり，本件発明７について，乙３０号証，乙３１号証，乙１８号証又は乙７号証を主引例とする進歩性欠如は認められないから，被告の主張は理由がない。
イそこで，乙１６号証を主引例とする進歩性欠如について検討する。
(ア)本件発明８について
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域は細長いことが明らかであるから，乙１６号証には構成要件Ｉが開示されていると認められる。
そして，前記４(5)のとおり，本件発明７は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったと認められるから，構成要件Ｊも同様である。そうすると，本件発明８は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったから，進歩性が欠如する。
(イ)本件発明９について，
乙１６号証４頁１８～２０行では，スリットの長さ方向がＹ方向とされるとともに，光の分散方向（＝回折方向）がＸ方向とされることが記載されており，このＸ方向が，ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの細長い領域の長手方向であることが明らかであるから，乙１６号証には構成要件Ｋが開示されていると認められる。
そして，前記４(5)及び上記(ア)のとおり，本件発明７及び８は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったと認められるから，構成要件Ｌも同様である。
そうすると，本件発明９は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったから，進歩性が欠如する。
(ウ)本件発明１０について
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴはピクセルのアレイを備えたものであることが明らかであるから，乙１６号証には構成要件Ｍが開示されていると認められる。
そして，前記４(5)，上記(ア)及び(イ)のとおり，本件発明７～９は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったと認められるから，構成要件Ｎも同様である。
そうすると，本件発明１０は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったから，進歩性が欠如する。
(エ)本件発明１３について
乙１６発明は超高感度ラマン分光装置に係るものであるから，乙１６号証には構成要件Ｏが開示されていると認められる。
そして，前記４(5)及び上記(ア)～(ウ)のとおり，本件発明７～１０は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったと認められるから，構成要件Ｐも同様である（本件発明１３のうち請求項１１及び１２を引用する部分は，原告が請求項１１，１２に基づく請求をしていない以上，判断の対象とならないものである。）。
そうすると，本件発明１３は，乙１６号証に基づいて，容易想到であったから，進歩性が欠如する。
(2)明確性要件違反について
被告は，本件発明７と同様に，「所与の領域」は，本件明細書の記載及び出願当時の当業者の技術常識を参酌しても，不明確であるといわざるを得ないと主張するが，前記４(6)のとおり，「所与の領域」について，不明確な点は存在しないから，被告の主張は理由がない。
(3)小括
本件発明８～１０及び１３は，乙１６号証に基づいて，進歩性が欠如するから，本件発明８～１０及び１３に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものである。
６まとめ
以上のとおり，被告製品（ライン照明モード）は，本件発明の技術的範囲に属さず，被告製品（スポット照明モード）は，本件設定の場合において，本件発明の技術的範囲に属するが，本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるから，原告らの請求はいずれも理由がない。
７結論
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部


主         文
被告人を懲役１３年に処する。
未決勾留日数中１８０日をその刑に算入する。
理        由
（犯行に至る経緯）
被告人は，２０年来の知人であるＡから，金地金取引を行っている会社の内情を良く知るＢの手引きにより，金地金取引の代金を運んでいる者から現金を奪い取る計画を持ち掛けられて承諾し，その後，高校時代からの友人であるＣに計画内容を伝えて実行を依頼した。被告人の依頼に応じたＣは，Ｄ，Ｅ及びＦに実行役を引き受けさせる一方，Ｇ，Ｈ及びＩに犯行に使用する自動車の運搬等を引き受けさせ，これらの者に犯行の手口を指示した。また，ＪもＡの依頼によりこの計画に加わることになった。被告人は，計画を進める中で，実行役が現金を奪う際に相手が抵抗できなくなるような暴行等を加えることを認識していた。この計画に基づき，平成２９年４月１４日及び同月１９日，福岡市ａ区ｂｃ丁目ｄ番Ｋパーキング付近路上に駐車中の自動車内において，実行役であるＤ，Ｅ，Ｇ及びＦが，催涙スプレー及びスタンガンを携帯した上，同パーキング付近にある銀行で金地金取引代金である現金を引き出すＬを待ち伏せるなどして，同人を襲って現金を強奪する機会をうかがったが，同人が現金を所持していない様子であったり（同月１４日），現金の運搬者がもう一人いたため（同月１９日），いずれも実行には至らなかった。そこで，被告人らは，同様にＤ，Ｅ，Ｇ及びＦが実行役となって，同月２０日に上記パーキングの敷地内で現金を強奪することにした。
（罪となるべき事実）
被告人は，Ｄ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｅ，Ｃ及びＡと共謀の上，平成２９年４月２０日午後零時２５分頃，前記Ｋパーキングにおいて，Ｅが，Ｌ（当時２９歳）に対し，その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて，その反抗を抑圧し，同人管理の現金３億８４００万円在中のスーツケース１個を強取し，その際，前記暴行により，同人に約５日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。
（事実認定及び罪数判断の補足説明）
１争点
本件の争点は，①被告人には，実行役が現金を奪う際に相手が抵抗できなくなるような暴行等を加えることの認識があったか否か（そのような認識を前提として共犯者らとの間で強盗の共謀が成立するか否か），②平成２９年４月２０日の現金奪取行為（以下「本件現金奪取行為」という。）につき強盗致傷罪が成立するとして，同月１４日及び同月１９日に催涙スプレー及びスタンガンを携帯した上で，待ち伏せるなどした各行為（以下「本件各待ち伏せ行為」という。）につき，強盗致傷罪とは別に強盗予備罪が成立するか否かである。
２争点①についての判断
証拠によれば，被告人は，Ａから，奪い取る予定の金地金取引代金は約２億円から約７億円と聞いており，自己の経験上その現金の重量がどれほどのものであるかを知っていたことが認められ，これをひったくりのように簡単に持ち去ることができないことは認識していたはずである。
そして，数億円もの現金を奪われそうになれば，現金を運んでいる者は必死になって抵抗するのが通常であろうから，被告人が供述するように，いくら現金を運んでいるのがひょろっとした体格の男性であるなどと事前に聞いていたとしても，その男性の抵抗を排除しなければ現金を奪うことができないことも被告人は認識していたはずである。
加えて，日中，人目に触れる場所で現金を奪う計画であることから，短時間で犯行を終える必要があることも被告人は理解していたはずであり，これらの点を踏まえれば，たとえ具体的な実行の方法を知らなくても，被告人としては，実行役が現金を奪う際に手荒なこと，すなわち，相手が抵抗できなくなるような暴行等を加えることを当然に分かっていたとみるのが常識的である。これに対して，弁護人は，被告人はＢが現場で手引きをするという計画を聞かされており，特に手荒なことをしなくても現金を奪うことができると思っていたなどとして，被告人には窃盗の意思しかなかったと主張する。しかしながら，被告人は，現金を実際に運んでいるのは手引きをするＢではなく，事情を知らない別の者であると聞いていたというのであり，その別の者に手荒なことをせずにどうやって現金を奪うことができるのかは，被告人の説明を前提としても理解することが困難である。しかも，被告人がＡから聞いたとされる現金横取りの方法も，当初は空港近くのトイレの窓から投げられた現金を受け取るというものであったのが，その後，銀行で下ろした現金を空港まで運ぶ途中で奪うという話に大きく変わり，さらに，現場で手引きをするはずのＢが本件各待ち伏せ行為の当日に連続して不在だったというのであるから，手引きの話の信憑性自体がかなり疑わしいものといえ，被告人自身もそのことを自覚していないはずがない。Ｂの手引きがあるから，実行役が手荒なことはしないと思っていた旨の被告人の供述は，そうした状況にもそぐわない不自然，不合理なものであって，信用できず，弁護人の主張も採用できない。
以上によれば，被告人には，実行役が現金を奪う際に相手が抵抗できなくなるような暴行等を加えることの認識があったと認められる。そして，そのような認識の下，共犯者らと順次意思を通じているから，強盗の共謀も成立していると認められる。
３争点②についての判断
本件各待ち伏せ行為につき，強盗致傷罪とは別に強盗予備罪が成立するかは，一個の強盗に向けた意思が継続されていたといえるかという観点から判断すべきである。
そこで検討するに，証拠によれば，２回にわたる本件各待ち伏せ行為と本件現金奪取行為とはそれぞれ日時が異なり，被告人らは，その都度金地金取引の情報を入手し，それぞれ異なる取引にかかる異なった金額の現金を奪うことを意図していたものであるが，本件の犯行計画において，金地金取引をしている同じ会社の関係者が同じ場所の金融機関から引き出した金地金取引代金の現金を奪うという点は一貫しており，実行するのも１回限りで反復して行うことはもともと想定されていなかった上，各行為の日時及び場所はいずれも近接しており，計画ないし実行された犯行の手段や，関与した共犯者も同じであった。
このような事情に照らせば，本件各待ち伏せ行為と本件現金奪取行為は，いずれも一個の強盗に向けて継続した意思の下に行われたものと認めるのが相当である。よって，本件各待ち伏せ行為はいずれも強盗予備罪を構成せず，本件現金奪取行為による強盗致傷罪に吸収されるものと解される（強盗予備の公訴事実につき無罪の言渡しはしない。）。
４結論
以上のとおり，被告人には，判示のとおり強盗致傷罪が成立する。
（量刑の理由）


令和元年５月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第４４０５３号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成３１年２月２５日
判        決
当事者の表示別紙１当事者目録記載のとおり
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とし，補助参加によって生じた費用は補助参加人らの負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
１主位的請求
⑴被告サンドは，別紙２被告製剤目録記載１の各製剤の製造，販売，輸入又は販売の申出をしてはならない。
⑵被告協和発酵キリンは，別紙２被告製剤目録記載１の各製剤の販売又は販売の申出をしてはならない。
⑶被告らは，原告に対し，連帯して，１億円及びこれに対する平成３０年９月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２予備的請求
⑴被告サンドは，添付文書に別紙２被告製剤目録記載２の内容を記載した同目録記載１の各製剤の製造，販売，輸入又は販売の申出をしてはならない（前記１⑴の予備的請求）。
⑵被告協和発酵キリンは，添付文書に別紙２被告製剤目録記載２の内容を記載した同目録記載１の各製剤の販売又は販売の申出をしてはならない（前記１⑵の予備的請求）。
第２事案の概要
１事案の要旨
⑴本件は，特許第６２２６２１６号の特許権（以下「本件特許権１」という。），特許第６２４１７９４号の特許権（以下「本件特許権２」という。），特許第６２５３８４２号の特許権（以下「本件特許権３」といい，本件特許権１及び２と併せて「本件各特許権」という。また，本件各特許権に係る特許及び明細書を，特許権の番号に対応させて「本件特許１」，「本件明細書１」などといい，これらの特許及び明細書を一括して「本件各特許」，「本件各明細書」という。）につき，それぞれ専用実施権（以下，特許権の番号に対応させて「本件専用実施権１」などといい，これらを一括して「本件各専用実施権」という。）を有する原告が，被告らにおいて製造，販売，販売の申出（以下，これらの行為を一括して「製造販売等」という。）をしている別紙２被告製剤目録記載１の各製剤（以下，これらを一括して「被告製剤」という。）は本件特許１の特許請求の範囲請求項１記載の発明（以下「本件発明１」という。），本件特許２の特許請求の範囲請求項１ないし３記載の各発明（以下，請求項の番号に対応させて「本件発明２－１」などといい，これらを一括して「本件発明２」という。），本件特許３の特許請求の範囲請求項１記載の発明（以下「本件発明３」といい，本件発明１及び２と併せて「本件各発明」という。）の技術的範囲に属し，被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して，被告らに対し，特許法１００条１項に基づき，主位的に，被告製剤の製造，販売，輸入又は販売の申出の差止め，予備的に，被告製剤のうち，添付文書に別紙２被告製剤目録記載２の内容の記載のあるものの製造，販売，輸入又は販売の申出の差止めを求めるとともに，民法７０９条及び７１９条１項前段に基づき，平成３０年１月１８日から同年８月２８日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金１億円及びこれに対する不法行為後の日である同年９月１３日（損害賠償請求に係る同年８月２８日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
補助参加人全薬工業は，本件各発明の実施品であるとする製剤について，原告との間で契約を締結し，補助参加人中外製薬は補助参加人全薬工業との間で契約を締結し，いずれも我が国において上記製剤を販売しており，本件訴訟の結果について利害関係を有するとして原告を補助するため本件訴訟に参加した。⑵被告らは，被告製剤が本件各発明の技術的範囲に属することを否認するとともに，本件各特許は，発行順に列挙した次の刊行物記載の発明等に基づき進歩性を欠くこと，特許法３６条６項１号に違反することなどを理由として，特許無効審判により無効とされるべきである旨を主張して争っている。アB.K.Linkら「PHASE   ⅡPILOTSTUDY   OFTHESAFETY   ANDEFFICACYOFRITUXIMABINCOMBINATION   WITHCHOPCHEMOTHERAPY   INPATIENTSWITH   PREVIOUSLYUNTREATEDINTERMEDIATE-ORHIGH-GRADE   NHL」AmericanSocietyof   ClinicalOncology,Vol.17,p.3a(Abstract    7)」（平成１０年（１９９８年）４月発行）（乙９。以下「乙９文献」という。）
イ鏡味良豊「マウス／ヒトキメラ抗体によるＢ細胞リンパ腫の治療」血液・腫瘍科,Vol.36,    No.6,pp.479-486（平成１０年（１９９８年）６月２８日発行）（乙１。以下「乙１文献」という。）
ウM.L.Grossbardら「The   McLaughlinetal   ArticleReviewed」OncologyVol.12,No.12,    pp.1769-1770（平成１０年（１９９８年）１２月発行）（乙３３。以下「乙３３文献」という。）
エD.G.Maloney「Antibody   therapyhasarrived.   Nowwheredoes   itfit?」AnnalsofOncology,   Vol.10,No.6,pp.619-621（平成１１年（１９９９年）６月発行）（乙３２。以下「乙３２文献」という。）
オU.Winklerら「Behandlung   vonmalignenLymphomen   mitdemMonoklonalenanti-CD20AntikörperRituximab(IDEC-C2B8)」Der   Onkologe,Vol.5,Issue6,pp.532-540（平成１１年（１９９９年）６月発行）（乙５４。以下「乙５４文献」という。）
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠（以下，書証番号は特記しない限り枝番の記載を省略する。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者


ア原告は，医薬品の製造及び販売等を業とする米国法人である。イ補助参加人ら（以下，原告と併せて「原告ら」という。）は，いずれも医薬品の製造及び販売等を業とする株式会社であり，我が国において，抗ＣＤ２０モノクローナル抗体医薬品であるリツキシマブ（遺伝子組換え）製剤（以下「リツキサン製剤」という。）を販売している。
ウ被告らは，いずれも医薬品の製造及び販売等を業とする株式会社である。
⑵本件各特許権及び本件各専用実施権
ア本件特許権１及び本件専用実施権１
(ｱ)米国法人であるバイオジェン   インコーポレイテッド（以下「バイオジェン」という。）は，次の内容の本件特許権１を有している。
出願日       平成２９年５月２日
分割の表示     特願２０１５－３２７３７の分割原出願日      平成１１年８月１１日（以下「本件原出願日」という。）優先日      平成１０年８月１１日（以下「本件優先日」という。）
優先権主張番号６０／０９６，１８０
優先権主張国   米国（ただし，優先権主張の効果が及ばないことについて，当事者間に争いがない。）
登録日       平成２９年１０月２０日
特許番号      特許第６２２６２１６号
発明の名称     抗ＣＤ２０抗体の投与を含むＢ細胞リンパ腫の併用療法(ｲ)原告は，平成２９年１０月２４日，バイオジェンから，本件特許権１について，次の内容の本件専用実施権１の設定を受け，その旨の登録を得て，同専用実施権を有している（甲１）。
地域日本全国
期間本件特許権１の存続期間中
内容本件特許権１により保護される製品の製造，使用，譲渡，販売，輸入及び
譲渡若しくは販売の申し出
(ｳ)本件発明１は，次のとおりである。
「リツキシマブを含み，低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法レジメンと組み合わせて使用するための，医薬組成物であって，治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ，シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される，上記医薬組成物。」
イ本件特許権２及び本件専用実施権２
(ｱ)バイオジェンは，次の内容の本件特許権２を有している。
出願日      平成２７年２月２３日
分割の表示    特願２０１３－１６８０４６の分割原出願日     平成１１年８月１１日（本件原出願日）優先日      平成１０年８月１１日（本件優先日）
優先権主張番号６０／０９６，１８０
優先権主張国   米国（ただし，優先権主張の効果が及ばないことについて，当事者間に争いがない。）
登録日      平成２９年１１月１７日
特許番号     特許第６２４１７９４号
発明の名称    抗ＣＤ２０抗体の投与を含むＢ細胞リンパ腫の併用療法(ｲ)原告は，平成２９年１１月１７日，バイオジェンから，本件特許権２について，次の内容の本件専用実施権２の設定を受け，その旨の登録を得て，同専用実施権を有している（甲３）。
地域日本全国
期間本件特許権２の存続期間中
内容本件特許２の特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権により保護される製品の製造，使用，譲渡，販売，輸入及び譲渡若し
くは販売の申し出
(ｳ)本件発明２は，次のとおりである。
ａ本件発明２－１
「リツキシマブを含み，低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法と組み合わせて使用するための，医薬組成物であって，治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ前記化学療法の間に投与され，かつ，前記化学療法が，ＣＶＰである，上記医薬組成物。」
ｂ本件発明２－２
「リツキシマブ及び前記化学療法での治療が，有効な相乗作用を提供する，請求項１に記載の医薬組成物。」
ｃ本件発明２－３
「リツキシマブが，３７５ｍｇ／㎡の用量として投与される，請求項１又は２に記載の医薬組成物。」
ウ本件特許権３及び本件専用実施権３
(ｱ)バイオジェンは，次の内容の本件特許権３を有している。
出願日      平成２９年１０月３日
分割の表示    特願２０１５－３２７３７の分割
原出願日     平成１１年８月１１日（本件原出願日）優先日      平成１０年８月１１日（本件優先日）
優先権主張番号６０／０９６，１８０
優先権主張国   米国（ただし，優先権主張の効果が及ばないことについて，当事者間に争いがない。）
登録日      平成２９年１２月８日
特許番号     特許第６２５３８４２号
発明の名称    抗ＣＤ２０抗体の投与を含むＢ細胞リンパ腫の併用療法(ｲ)原告は，平成２９年１２月８日，バイオジェンから，本件特許権３について，次の内容の本件専用実施権３の設定を受け，その旨の登録を得て，同専用実施権を有している（甲５）。
地域日本全国
期間本件特許権３の存続期間中
内容本件特許３の特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権により保護される製品の製造，使用，譲渡，販売，輸入及び譲渡若し
くは販売の申し出
(ｳ)本件発明３は，次のとおりである。
「リツキシマブを含み，中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法レジメンと組み合わせて使用するための，医薬組成物であって，治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ，シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与され，前記医薬組成物と，前記シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソンとが，前記ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目に前記患者に投与される，医薬組成物。」
⑶本件各発明の構成要件の分説
ア本件発明１


本件発明１は，次のとおり，構成要件に分説することができる（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応させて「構成要件１Ａ」などという。以下同じ。）。１Ａリツキシマブを含み，低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法レジメンと組み合わせて使用するための，
医薬組成物であって，
１Ｂ治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ，シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の
最中に投与される，
１Ｃ上記医薬組成物。
イ本件発明２
(ｱ)本件発明２－１
本件発明２－１は，次のとおり，構成要件に分説することができる。２Ａリツキシマブを含み，低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法と組み合わせて使用するための，医薬組
成物であって，
２Ｂ治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ前記化学療法の間に投与さ
れ，かつ，前記化学療法が，ＣＶＰである，
２Ｃ上記医薬組成物。
(ｲ)本件発明２－２
本件発明２－２は，引用に係る本件発明２－１の構成要件（構成要件２Ａないし２Ｃ）と，次の構成要件２Ｄに分説することができる。２Ｄリツキシマブ及び前記化学療法での治療が，有効な相乗作用を提供する，
(ｳ)本件発明２－３
本件発明２－３は，引用に係る本件発明２－１の構成要件（構成要件２Ａないし２Ｃ）又は本件発明２－２の構成要件（構成要件２Ａないし２Ｄ）と，次の構成要件２Ｅに分説することができる。
２Ｅリツキシマブが，３７５ｍｇ／㎡の用量として投与される，
ウ本件発明３
本件発明３は，次のとおり，構成要件に分説することができる。３Ａリツキシマブを含み，中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法レジメンと組み合わせて使用するた
めの，医薬組成物であって，
３Ｂ治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ，シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の
最中に投与され，
３Ｃ前記医薬組成物と，前記シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソンとが，前記ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日
目に前記患者に投与される，
３Ｄ医薬組成物。
⑷がん治療における化学療法の概要
がん治療における「化学療法」は，抗がん剤を用いたがんの治療を意味する用語であり，使用薬剤の名称の頭文字を組み合わせて，ＣＨＯＰ又はＣＨＯＰ療法，ＣＶＰ又はＣＶＰ療法などという。
すなわち，ＣＨＯＰ又はＣＨＯＰ療法とは，シクロホスファミド（Cyclophosphamide），ドキソルビシン（Doxorubicin，別名Hydroxydaunorubicin，「ドコソルビシン」と表記されることもある。），ビンクリスチン（Vincristine，商品名をオンコビン（Oncovin）という。）及びプレドニゾロン（Prednisolone）又はプレドニソン（Prednisone）を併用する化学療法をいい，ＣＶＰ又はＣＶＰ療法とは，シクロホスファミド，ビンクリスチン及びプレドニゾロン又はプレドニソンを併用する化学療法をいう。一般に，ＣＨＯＰ，ＣＶＰでは，各薬剤を投与する期間（以下「投薬期間」という。）及び投与しない期間（以下「休薬期間」という。）を組み合わせた所定の投薬スケジュールを繰り返すことによって実施される。これらとリツキシマブ（リツクシマブと表記されることもあり，この商品名をリツキサンということもある。）を併用する化学療法を，Ｒ－ＣＨＯＰ又はＲ－ＣＨＯＰ療法，Ｒ－ＣＶＰ又はＲ－ＣＶＰ療法という。また，Ｒ－ＣＨＯＰレジメン，Ｒ－ＣＶＰレジメンとは，一般に，Ｒ－ＣＨＯＰやＲ－ＣＶＰに係る治療計画を意味する（甲２３，３８，乙３，９，１０，１４ないし１６，３０，７１，８６，９３）。
⑸被告らの行為
被告らは，販売提携関連契約に基づき，平成３０年１月１８日から，共同して，被告製剤の製造販売等をしている。
⑹被告製剤
ア被告製剤は，リツキサン製剤のバイオ後続品（バイオシミラー）として，被告サンドが製造販売承認を受けた医薬品であり，有効成分としてリツキシマブを含有している。
イ被告製剤の添付文書の用法・用量欄には，ＣＤ２０陽性のＢ細胞性非ホジキンリンパ腫に用いる場合として，「通常，成人には，リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］として１回量３７５ｍｇ／㎡を１週間間隔で点滴静注する。最大投与回数は８回とする。他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，併用する抗悪性腫瘍剤の投与間隔に合わせて，１サイクルあたり１回投与する。」と記載されているほか，用法・用量に関連する使用上の注意として，「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，先行バイオ医薬品の臨床試験において検討された投与間隔，投与時期等について，【臨床成績】の項の内容を熟知し，国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」と記載されている。
そして，被告製剤の添付文書の臨床成績欄には，被告製剤の臨床成績として，「進行期ろ胞性リンパ腫患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験（ＧＰ１３－３０１試験）」として，未治療の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に，被告製剤又は先行バイオ医薬品，シクロホスファミド水和物，ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニソン又はプレドニゾロンを併用するＲ－ＣＶＰレジメンによって投与されたことが記載されている。


また，先行バイオ医薬品の臨床成績として，①「国内臨床第Ⅱ相試験（ＩＤＥＣ－Ｃ２Ｂ８－６試験）における成績」，②「国外臨床第Ⅲ相試験（ＰＲＩＭＡ試験）における成績」，③「国外臨床第Ⅲ相試験（ＥＯＲＴＣ２０９８１試験）における成績」が記載されており，①国内臨床第Ⅱ相試験（ＩＤＥＣ－Ｃ２Ｂ８－６試験）においては，未治療の低悪性度（低グレード）又はろ胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，先行バイオ医薬品，シクロホスファミド水和物，ドキソルビシン塩酸塩，ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾロンを併用するＲ－ＣＨＯＰレジメンによる寛解導入療法が実施されたこと，②国外臨床第Ⅲ相試験（ＰＲＩＭＡ試験）においては，未治療のろ胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，先行バイオ医薬品，シクロホスファミド水和物，ドキソルビシン塩酸塩，ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニソンを併用するＲ－ＣＨＯＰレジメンによる寛解導入療法，先行バイオ医薬品，シクロホスファミド水和物，ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニソンを併用するＲ－ＣＶＰレジメンによる寛解導入療法等が実施されたこと，③国外臨床第Ⅲ相試験（ＥＯＲＴＣ２０９８１試験）においては，再発又は難治性のろ胞性非ホジキンリンパ腫の患者に，Ｒ－ＣＨＯＰレジメンによる寛解導入療法が実施されたことなどが記載されている（甲１６）。ウ被告製剤は，構成要件１Ａ，１Ｃ，２Ａ，２Ｃ，２Ｅ，３Ａ，３Ｄを充足する。
３争点
⑴被告製剤は，文言上，本件発明１の技術的範囲に属し，その製造販売等は本
件発明１の実施に当たるか（争点１）
ア被告製剤は「プレドニソン」（構成要件１Ｂ）を充足するか（争点１－１）イ被告製剤は「最中」（構成要件１Ｂ）を充足するか（争点１－２）⑵被告製剤は，本件発明１と均等なものとして，その技術的範囲に属するか
（争点２）
⑶本件特許１は特許無効審判により無効とされるべきものか（争点３）ア本件発明１は乙１文献等により進歩性を欠くか（争点３－１）イ本件発明１は乙３３文献等により進歩性を欠くか（争点３－２）ウ本件特許１は特許法３６条６項１号に違反しているか（争点３－３）エ本件特許１は特許法３６条６項２号に違反しているか（争点３－４）オ分割要件違反により本件発明１は新規性を欠くか（争点３－５）⑷被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属し，その製造販売等は本件発明２の
実施に当たるか（争点４）
ア被告製剤は「ＣＶＰ」（構成要件２Ｂ）を充足するか（争点４－１）イ被告製剤は「間に」（構成要件２Ｂ）を充足するか（争点４－２）ウ被告製剤は構成要件２Ｄを充足するか（争点４－３）⑸本件特許２は特許無効審判により無効とされるべきものか（争点５）ア本件発明２は乙１文献等により進歩性を欠くか（争点５－１）イ本件発明２は乙３３文献等により進歩性を欠くか（争点５－２）ウ本件特許２は特許法３６条６項１号に違反しているか（争点５－３）エ分割要件違反により本件発明２は新規性を欠くか（争点５－４）⑹被告製剤は，文言上，本件発明３の技術的範囲に属し，その製造販売等は本
件発明３の実施に当たるか（争点６）
ア被告製剤は「プレドニソン」（構成要件３Ｂ及び３Ｃ）を充足するか（争点６－１）
イ被告製剤は「最中」（構成要件３Ｂ），「各サイクルの１日目」（構成要件３Ｃ）を充足するか（争点６－２）
⑺被告製剤は，本件発明３と均等なものとして，その技術的範囲に属するか
（争点７）
⑻本件特許３は特許無効審判により無効とされるべきものか（争点８）ア本件発明３は乙９文献等により進歩性を欠くか（争点８－１）イ本件特許３は特許法３６条６項１号に違反しているか（争点８－２）ウ分割要件違反により本件発明３は新規性を欠くか（争点８－３）
⑼被告らに共同不法行為が成立するか（争点９）
⑽損害の発生の有無及びその額（争点１０）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（被告製剤は，文言上，本件発明１の技術的範囲に属し，その製造販売等は本件発明１の実施に当たるか）について
⑴争点１－１（被告製剤は「プレドニソン」（構成要件１Ｂ）を充足するか）
について
【原告らの主張】
ア①プレドニソンは，プレドニゾロンのプロドラッグであり，いずれもその活性本体をプレドニゾロンとし，合成副腎皮質ステロイドの一つであるグルココルチコイドとしての薬理作用を発揮するという点で同じ性質を有し，医学上及び薬学上，区別されずに使用され，相互に互換可能な薬剤として扱われてきたこと，②本件原出願日当時，プレドニソンを用いるＣＨＯＰ療法とプレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法は，多数の文献で区別されずに一括りに扱われていたことなどに照らすと，当業者は，構成要件１Ｂに「（ＣＨＯＰ）による化学療法」の「Ｐ」に対応する薬剤として「プレドニソン」が記載されている意味は，ＣＨＯＰ療法において，プレドニゾロンが有するグルココルチコイドとしての薬理作用を発揮する点にあると理解し，プレドニソンを用いるかプレドニゾロンを用いるかで区別していなかった。したがって，プレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法も「プレドニソン」を充足する。
イ被告製剤は，添付文書に記載されているＲ－ＣＨＯＰ療法において，プレドニゾロンが用いられおり，「プレドニソン」（構成要件１Ｂ）を充足する。
【被告らの主張】


アプレドニソンは，被告製剤の添付文書に記載されているＲ－ＣＨＯＰ療法に用いられるプレドニゾロンとは異なる薬剤であり，我が国では承認されていない医薬品であるから，被告製剤が我が国でプレドニソンを使用するレジメンに用いられることはなく，被告製剤は「プレドニソン」（構成要件１Ｂ）を充足するとはいえない。
プレドニゾロンがプレドニソンと異なる薬剤であることについては，①両者が物理的，化学的，薬学的に異なる特性を有していること，②両者が薬物動態，すなわち，体内での薬物の吸収や代謝の点で相違しており，バイオアベイラビリティ，すなわち，生体内で利用される薬剤の割合の点でも相違し得るものであって，生物学的に同等でないと考えられていることなどによって裏付けられている。イしたがって，被告製剤は「プレドニソン」（構成要件１Ｂ）を充足するとはいえない。
⑵争点１－２（被告製剤は「最中」（構成要件１Ｂ）を充足するか）について
【原告らの主張】
ア本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与するレジメン（以下「異日投与レジメン」という。）によっていたところ，本件明細書１の段落【００１５】，【００１７】（以下，明細書の段落については，単に「【００１５】」などと示す。）には，異日投与レジメンと区別して，本件発明１の投与レジメンが記載されている。
また，本件特許１の出願人であるバイオジェンは，出願過程で提出した平成２９年９月１５日付け意見書（乙３６の６，以下「本件意見書」という。）において，本件発明１が異日投与レジメンに基づくM.S.Czuczmanら「TreatmentofPatientsWithLow-GradeB-Cell   LymphomaWiththe   CombinationofChimeric   Anti-CD20MonoclonalAntibodyand   CHOPChemotherapy」Journalof   ClinicalOncology，Vol.17，No.1,    pp.268-276（平成１１年（１９９９年）１月発行）（甲３８。以下「甲３８文献」という。）と異なる技術思想を有することを主張している。このような本件原出願日当時の技術水準，本件明細書１の記載及び本件特許１の出願経過等に照らすと，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」は，ＣＨＯＰ療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間中を意味すると解すべきである（以下，化学療法とリツキシマブの併用療法において，リツキシマブを化学療法薬の投薬期間中に投与するレジメンを「同日投与レジメン」という。）。イ被告製剤の添付文書の用法・用量欄には，他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合，先行バイオ医薬品の臨床試験で検討された投与間隔，投与時期等を参考にすることが記載されているところ，臨床成績欄には，先行バイオ医薬品の臨床試験であるＩＤＥＣ－Ｃ２Ｂ８－６試験，ＰＲＩＭＡ試験及びＥＯＲＴＣ２０９８１試験において，Ｒ－ＣＨＯＰレジメンが検討されたことが記載されており，また，リツキサン製剤の審査報告書（甲２９）には，上記各臨床試験において，リツキシマブがＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与開始日に投与されたことが記載されていることなどに照らすと，被告製剤の添付文書には，本件発明１の用途である同日投与レジメンが記載されている。
加えて，被告製剤は，医療現場においても，ＣＨＯＰ療法との同日投与レジメンによって投与されていることなどに照らすと，被告製剤は「最中」（構成要件１Ｂ）を充足し，その製造販売等は本件発明１の実施に当たる。
【被告らの主張】
ア「最中」の一般的な字義及び本件明細書１の記載等によれば，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に」は，ＣＨＯＰによる化学療法が進行中でまだ終わっていない段階，すなわち，ＣＨＯＰによる化学療法のコースを開始してから６コース繰り返して全て終了するまでという意味に解するのが自然である。また，本件特許１の出願過程において，バイオジェンは，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】の臨床試験における第３及び第４の注入のように，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与開始前にリツキシマブを投与するものは本件発明１の技術的範囲に属さないと主張していたから，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与開始前にリツキシマブを投与するレジメンを権利範囲から意識的に除外したものと解される。イ我が国では，リツキシマブをＣＨＯＰ療法と併用する場合，リツキシマブを化学療法の前日又は前々日に施行するのが医療現場では一般的であり，リツキシマブの初回投与はＣＨＯＰ療法のコース開始前にされているから，被告製剤は「最中」（構成要件１Ｂ）を充足するとはいえない。
また，本件発明１は公知の医薬品であるリツキシマブについての新規な用途に係る用途発明であり，原告らの主張によれば，本件発明１の新規な用途は，低グレード又は濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療において，ＣＨＯＰ療法による化学療法における各サイクルの化学療法薬の投薬期間中にリツキシマブを投与するというものと解されるが，被告製剤の添付文書の用法・用量欄等にはこのような用途への言及はなく，被告製剤の製造販売等が上記の用途に使用するためにされているとはいえないから，本件発明１の実施に当たらない。２争点２（被告製剤は，本件発明１と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）について
【原告らの主張】
以下のとおり，被告製剤は，「プレドニソン」（構成要件１Ｂ）を充足しないとしても，本件発明１と均等なものとして，その技術的範囲に属する。
⑴第１要件（非本質的部分）


本件発明１は，本件原出願日当時，化学療法とリツキシマブの併用療法は全て異日投与レジメンによっていた中で，Ｂ細胞リンパ腫に対する抗ＣＤ２０抗体と他の治療法との併用療法に関する新たな治療法を開発することを課題，目的として，同日投与レジメンによって投与されるリツキシマブを含む医薬組成物を新たに開示したものであるから，その本質的部分は「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」にリツキシマブが投与される点にあり，リツキシマブを含む医薬組成物と組み合わせて使用されるＣＨＯＰ療法の「Ｐ」の薬剤がプレドニソンであるかプレドニゾロンであるかは，非本質的部分である。
⑵第２要件（置換可能性）
本件発明１のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えても，本件発明１の目的を達することができ，同一の作用効果を奏する。
⑶第３要件（置換容易性）
被告製剤の製造時点において，当業者は，本件発明１のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えることを容易に想到できた。
⑷第４要件（容易推考性）
被告らは，本件発明１のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えた構成は，本件原出願日前に頒布された刊行物である乙３２文献に記載された発明（以下「乙３２発明１」という。）等に基づき，容易に推考し得た旨主張するが，乙３２文献に同日投与レジメンは開示されていないから，本件発明１は乙３２発明１等に基づき容易に推考し得たとはいえない。
⑸第５要件（特段の事情）
本件特許１の特許出願手続において，出願人であるバイオジェンが，客観的，外形的にみて，プレドニゾロンがプレドニソンを代替する薬剤であることを認識しながら，あえて特許請求の範囲に記載しなかったことを表示したとはいえないから，本件特許１の特許請求の範囲からプレドニゾロンを用いる構成が意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があるとはいえない。
【被告らの主張】
以下のとおり，被告製剤は，本件発明１と均等なものとして，その技術的範囲に属するとはいえない。
⑴第１要件（非本質的部分）
ア本件発明１は，リツキシマブと他の治療法の併用療法の利点を提供することを課題として，特許請求の範囲記載の併用療法に係る構成を採用したものであるが，その効果については，本件明細書１において，【００７１】の公知の臨床試験の結果が記載されているにとどまることなどに照らせば，従来技術に対する本件発明１の貢献の程度は皆無であり，本件発明１の本質的部分は，特許請求の範囲の記載と同義のものである。
イしたがって，プレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法と併用される被告製剤は，本件発明１と本質的部分において相違する。
⑵第４要件（容易推考性）
当業者は，乙３２発明１及び本件原出願日当時の技術常識に基づき，本件発明１のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えた構成を容易に推考し得た。すなわち，乙３２文献には，リツキシマブと併用されるＣＨＯＰ療法に用いる薬剤が特定されていない点で本件発明１と相違するものの，その余の構成で一致する乙３２発明１が開示されているところ，本件原出願日当時，ＣＨＯＰ療法に，シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチン及びプレドニゾロンを用いるレジメンも知られていたから，当業者は，本件発明１のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えた構成を容易に推考し得た。
⑶第５要件（特段の事情）
本件特許１の分割出願当初の特許請求の範囲請求項１８は，リツキシマブと併用される化学療法を「ＣＨＯＰ」とのみ特定していたため，プレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法も含まれていた。しかしながら，その後の補正により「シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法」に限定されたものであり，このような本件特許１の出願経過に照らせば，プレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法は，特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特段の事情がある。
３争点３（本件特許１は特許無効審判により無効とされるべきものか）について⑴争点３－１（本件発明１は乙１文献等により進歩性を欠くか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件発明１は，本件優先日又は本件原出願日前に頒布された刊行物である乙１文献に記載された発明（以下「乙１発明１」という。）等に基づき，当業者が容易に想到し得たものであり，進歩性を欠く。
ア乙１発明１
乙１文献には，次の各点で本件発明１と相違するものの，その余の構成で一致する乙１発明１が開示されている。
(ｱ)乙１発明１では，リツキシマブが単独で投与されるのに対し，本件発明１では，「化学療法レジメンと組み合わせて使用」（構成要件１Ａ）される点（以下「相違点１－１」という。）。
(ｲ)本件発明１では，リツキシマブを含む医薬組成物が「シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」（構成要件１Ｂ）点（以下「相違点１－２」という。）。イ乙１発明１及び本件優先日当時の技術常識等に基づく進歩性欠如
(ｱ)容易想到性
以下のとおり，当業者は，乙１発明１及び本件優先日当時の技術常識等に基づき，相違点１－１及び２に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た。
ａ相違点１－１
乙１文献には，化学療法との併用について記載されているから，当業者は，リツキシマブを化学療法レジメンと組み合わせて使用することを容易に想到し得た。
ｂ相違点１－２
①本件優先日当時，低悪性度リンパ腫に対する化学療法としてＣＨＯＰ療法が用いられる技術は周知であったこと，②リツキシマブとＣＨＯＰ療法の併用に係る公知の臨床試験において，シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチン及びプレドニソンがＣＨＯＰ療法として使用されていたことなどに照らすと，当業者は，相違点１－２に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た。
(ｲ)本件発明１の効果


本件明細書１には，低グレード又は濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に対して，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の最中に投与した実施例として，【００６９】ないし【００７１】の臨床試験が記載されているが，①そこには，本件優先日当時，公知であった臨床試験（乙１，４，５）が記載されているにすぎないこと，②ＣＨＯＰ療法の前後のリツキシマブの投与と一括した治療効果が記載されているにとどまり，本件発明１の効果を特定することは困難であることなどに照らすと，本件発明１の効果は顕著なものではない。
ウ乙１発明１，乙３２文献及び本件原出願日当時の技術常識等に基づく進歩性
欠如
(ｱ)容易想到性
以下のとおり，当業者は，乙１発明１，乙３２文献及び本件原出願日当時の技術常識等に基づき，相違点１－１及び２に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た。
ａ相違点１－１
①乙１文献及び乙３２文献に，化学療法との併用について記載されていること，②本件原出願日当時，リツキシマブを種々の化学療法と組み合わせる臨床試験が実施されていたことなどに照らすと，当業者は，リツキシマブを化学療法レジメンと組み合わせて使用することを容易に想到し得た。
ｂ相違点１－２
①本件原出願日当時，低悪性度リンパ腫における化学療法としてＣＨＯＰ療法が用いられる技術は周知であったこと，②リツキシマブとＣＨＯＰ療法の併用に係る公知の臨床試験において，シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチン及びプレドニソンがＣＨＯＰ療法として使用されていたこと，③化学療法と併用する場合のリツキシマブの投与時期について，乙３２文献に，「第２の可能性は，化学療法の最中にｍＡｂが存在するようにすることである」という内容が記載されていることなどに照らすと，当業者は，相違点１－２に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た。
(ｲ)本件発明１の効果
前記イ(ｲ)のとおり，本件発明１の効果は顕著なものではない。
【原告らの主張】
以下のとおり，当業者は，相違点１－２に係る本件発明１の構成を容易に想到し得たとはいえず，本件発明１は乙１発明等に基づき進歩性を欠くとはいえない。
ア容易想到性
本件原出願日当時，リツキシマブと化学療法との併用療法は全て異日投与レジメンが採用されており，相違点１－２に係る本件発明１の「リツキシマブがＣＨＯＰによる化学療法の最中に投与されている」との構成を採用する動機付けはない。また，乙３２文献は，異日投与レジメンを開示するものであって，リツキシマブをＣＨＯＰによる化学療法の「最中」に投与することを開示又は示唆するものではない。
イ本件発明１の効果
本件発明１の投与レジメンに係るＲ－ＣＨＯＰ療法は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法を組み合わせることにより，優れた治療効果を奏することが確認されている（甲３０）。
⑵争点３－２（本件発明１は乙３３文献等により進歩性を欠くか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件発明１は，本件原出願日前に頒布された刊行物である乙３３文献に記載された発明（以下「乙３３発明１」という。）等に基づき，当業者が容易に想到し得たものであり，進歩性を欠く。
ア乙３３発明１
乙３３文献には，次の点で本件発明１と相違するものの，その余の構成で一致する乙３３発明１が開示されている。
乙３３発明１では，リツキシマブがＣＨＯＰによる化学療法に続けて投与されているのに対し，本件発明１では，リツキシマブがＣＨＯＰによる化学療法の最中に投与されている点（以下「相違点１－３」という。）。
イ容易想到性
①本件原出願日当時，リツキシマブを化学療法とともに投与することも考えられていたこと，②乙３２文献に，「第２の可能性は，化学療法の最中にｍＡｂが存在するようにすることである」という内容が記載されていることなどに照らすと，当業者は，リツキシマブをＣＨＯＰによる化学療法の最中に投与することを容易に想到し得た。
ウ本件発明１の効果
前記⑴【被告らの主張】イ(ｲ)のとおり，本件発明１の効果は顕著なものではない。
【原告らの主張】
本件原出願日当時，当業者は，相違点１－３に係る本件発明１の「リツキシマブがＣＨＯＰによる化学療法の最中に投与されている」との構成を容易に想到し得たとはいえず，本件発明１は乙３３発明等に基づき進歩性を欠くとはいえない。その理由は，前記⑴【原告らの主張】と同様である。
⑶争点３－３（本件特許１は特許法３６条６項１号に違反しているか）について
【被告らの主張】
本件明細書１において，本件発明１の対象疾患である低グレード又は濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に対するＣＨＯＰ療法との併用におけるリツキシマブの投与時期について記載されているのは，①【００６９】ないし【００７１】の臨床試験及び②【００９２】のＳＷＯＧによる臨床試験のみであるが，①については，本件意見書において，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の最中に投与する実施例ではないとされていること，②については，リツキシマブがＣＨＯＰ療法の後に投与されていることから，いずれも，本件発明１の実施例ではない。また，【００１５】，【００１７】は，いずれも，異日投与レジメンを含むものであり，原告らが主張する同日投与レジメンに係る技術思想を開示するものではない。
したがって，本件明細書１には本件発明１が記載されておらず，本件特許１は特許法３６条６項１号に違反している。
【原告らの主張】


前記１⑵【原告らの主張】アのとおり，本件明細書１の【００１５】，【００１７】に，本件発明１の同日投与レジメンが記載されていることは明らかである。また，本件原出願日当時，リツキシマブの低悪性度リンパ腫及び濾胞性リンパ腫に対する有効性やＣＨＯＰ療法の非ホジキンリンパ腫に対する有効性は確認されており，異日投与レジメンによってリツキシマブと化学療法を併用することで高い治療効果が見込まれることは周知であったところ，本件明細書１において，リツキシマブを含む医薬組成物について，各種臨床試験（【００５６】，【００６９】，【００７４】，【００７６】，【００７８】，【００８７】，【００８８】，【００９０】，【００９２】，【０１０２】）が多数実施され，その治療効果の認められることが記載されていることなどに照らすと，当業者は，【００１５】，【００１７】等に基づき，同日投与レジメンが治療効果を有し，本件発明１の課題を解決できると認識する。
したがって，本件特許１は特許法３６条６項１号に違反しているとはいえない。⑷争点３－４（本件特許１は特許法３６条６項２号に違反しているか）について
【被告らの主張】
ＣＨＯＰ療法の各サイクルは，通常，３週間（２１日）であり，本件明細書１の【００７０】において，リツキシマブが３回目及び４回目に投与された第３サイクル及び第５サイクルの各２日前は，第２サイクル及び第４サイクルの各２０日目であるから，これらはＣＨＯＰ療法の各サイクル中の投与に当たるはずであるが，本件意見書では，これらはＣＨＯＰ療法の各サイクル中の投与に当たらないとされている。
このような本件意見書の解釈によると，どのような投与法が本件発明１の技術的範囲に属するか不明確であるから，本件特許１は特許法３６条６項２号に違反している。
【原告らの主張】
前記１⑵【原告らの主張】アのとおり，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」は，ＣＨＯＰ療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間中を意味すると解すべきであり，本件発明１の技術的範囲は明確であるから，本件特許１が特許法３６条６項２号に違反しているとはいえない。⑸争点３－５（分割要件違反により本件発明１は新規性を欠くか）について
【被告らの主張】
本件特許１は，国際出願ＰＣＴ／ＵＳ９９／１８１２０（特願２０００－５６４６６２。以下「本件原出願」という。）を親出願として，最終的に平成２９年５月２日に分割出願された特許出願に係るものであるが，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」がＣＨＯＰの各サイクルの化学療法薬の投薬期間中を意味するという原告らの解釈を前提とすると，本件原出願の出願当初の明細書には，リツキシマブを含む医薬組成物が「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」に投与される構成が開示されておらず，本件発明１は，本件原出願の出願当初の明細書に記載されていない事項を含むものであるから，上記の分割出願は不適法である。したがって，本件特許１は本件原出願日に特許出願されたとみなすことはできない。
そうすると，本件発明１は，現実の出願日（平成２９年５月２日）前の平成２１年に発行された文献（甲１２。以下「甲１２文献」という。）に開示されていたから，新規性を欠く。
【原告らの主張】
本件原出願の出願当初の明細書には，本件明細書１の【００１５】，【００１７】に対応する記載があり，リツキシマブを含む医薬組成物が「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」に投与される構成は本件原出願の出願当初の明細書に記載されているから，本件特許１の分割出願が不適法であるということはできない。したがって，本件特許１は本件原出願日に特許出願されたとみなされるから，本件発明１は本件原出願日後に発行された甲１２文献により新規性を欠くとはいえない。
４争点４（被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属し，その製造販売等は本件発明２の実施に当たるか）について
⑴争点４－１（被告製剤は「ＣＶＰ」（構成要件２Ｂ）を充足するか）について
【原告らの主張】
ア構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」は，シクロホスファミド，ビンクリスチン及びプレドニゾロン又はプレドニソンを併用する化学療法であり，本件特許２の特許請求の範囲及び本件明細書２に，リツキシマブと併用される化学療法に使用される薬剤の投与量，投与方法及び投与時期を限定する旨の記載はないから，それらによる限定はされないものと解すべきである。
イ被告らは，本件原出願日当時のＣＶＰ療法がシクロホスファミドを１日目から５日目まで毎日経口投与するなどするものを意味することは技術常識である旨主張するが，次の文献の記載等から明らかなように，ＣＶＰ療法は，ＣＯＰ療法とも呼ばれ，各薬剤の投与量，投与方法及び投与時期は一義的，硬直的に定められておらず，研究機関等によって異なっていたから，被告らが主張するような技術常識を認めることはできない。


(ｱ)平成２６年（２０１４年）１１月発行の磯部泰司ほか編著「リンパ系腫瘍診療ハンドブック」（甲７１，以下「甲７１文献」という。）によれば，ＣＶＰ療法は，ＣＯＰ療法とも呼ばれ，シクロホスファミドを１日目に投与することを基本とするものであり，研究機関や国によって各薬剤の投与量や投与方法が異なっていたところ，１９７０年代以降に様々な検討がされ，１９９０年代になっても，各薬剤の投与量，投与方法，投与時期について多様な検討がされていた。(ｲ)本件原出願日前に発行された文献（甲２８，５７ないし６０，７２，７６，８０ないし８２）に，シクロホスファミドを１日目にのみ投与する化学療法をＣＶＰ療法と記載するものや，シクロホスファミドを１日目から５日目まで投与する化学療法をＣＯＰ療法と記載するものがあった。また，各薬剤の投与量及び投与時期が異なる化学療法を「ＣＯＰ１」等と記載する文献（甲７８）や，投与量の異なる化学療法をＣＶＰと記載する文献（甲７９）もあり，ＣＶＰ療法及びＣＯＰ療法が意味するところは一義的ではなかった。
(ｳ)本件原出願日前に発行された文献（甲８６ないし９０，乙１２，１３，１３７，１５８ないし１６１）に，ＣＶＰ療法及びＣＯＰ療法について，「ＣＯＰまたはＣＶＰ」，「ＣＶＰ／ＣＯＰ」などとして，並列的，互換的に記載するものがあった。
(ｴ)本件原出願日前に実施された大規模な実験について，シクロホスファミドを１日目にのみ投与するものをＣＶＰ療法として記載する文献（甲９１ないし９３）がある。
ウ被告製剤の添付文書に記載されているＲ－ＣＶＰ療法は，シクロホスファミド，ビンクリスチン及びプレドニゾロン又はプレドニソンによる化学療法に，リツキシマブの投与を組み合わせたものであるから，被告製剤は，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足する。
【被告らの主張】
ア本件明細書２において，「化学療法」は「化学療法レジメン」と同義で用いられており，「レジメン」は，抗がん剤の投与量，投与スケジュール，治療期間を定めた投与計画であるから，構成要件２Ｂの「化学療法が，ＣＶＰである」は，抗がん剤の種類のみならず，投与量，投与スケジュール等も特定するものと解すべきである。
そして，本件原出願日当時のＣＶＰ療法が，使用薬剤の組合せが同一のＣＯＰ療法とは区別される別個の化学療法レジメンであって，シクロホスファミド（４００ｍｇ／㎡，最大２ｍｇ／body）を１日目から５日目まで毎日経口投与し，ビンクリスチン（１．４ｍｇ／㎡）を１日目に静脈注射し，プレドニゾロン（４０ｍｇ～１００ｍｇ／㎡又は１００ｍｇ／body）を１日目から５日目まで毎日経口投与するというコースを３週間ごとに繰り返す化学療法を意味することは技術常識であった。このことは，多数の文献（甲７４，７７，乙３，１０，１４ないし１６，１９，７０ないし７２，８８，８９，１１３，１１４，１３４ないし１３６，１３８，１４２，１４４，１４６，１５３ないし１５７，１６３ないし１７３，１７７，１７８）によって裏付けられている。
したがって，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」は，そのような化学療法レジメンを意味すると解すべきである。
イ被告製剤の添付文書に記載されているＲ－ＣＶＰ療法は，シクロホスファミド７５０ｍｇ／㎡を１日目に投与し，ビンクリスチン１．４ｍｇ／㎡を１日目に投与し，プレドニゾロン４０ｍｇ／㎡を１日目から５日目まで毎日投与するというコースを３週間ごとに繰り返すというものであるから，被告製剤は，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足するとはいえない。
⑵争点４－２（被告製剤は「間に」（構成要件２Ｂ）を充足するか）について
【原告らの主張】
ア本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，異日投与レジメンによっていたところ，本件明細書２の【００１５】，【００１７】には，異日投与レジメンと区別して本件発明２の同日投与レジメンが記載されている。また，本件特許２の出願人であるバイオジェンは，本件特許２と原出願が同一であり，本件特許２に先行して登録された本件特許１の出願過程で提出した本件意見書において，本件発明１が異日投与レジメンに基づく甲３８文献と異なる技術思想を有することを主張している。
このような本件原出願日当時の技術水準，本件明細書２の記載及び本件特許１の出願経過等に照らすと，構成要件２Ｂの「間に」は，ＣＶＰ療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間中を意味すると解すべきである。イ被告製剤の添付文書の用法・用量欄には，他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合，先行バイオ医薬品の臨床試験で検討された投与間隔，投与時期等を参考にすることが記載されているところ，臨床成績欄には，被告製剤の臨床試験であるＧＰ１３－３０１試験において，Ｒ－ＣＶＰレジメンとの併用を検討されたことが記載されており，また，リツキサン製剤の審査報告書（甲２９）には，リツキシマブがＣＶＰ療法の各薬剤の投与開始日に投与されたことが記載されていることなどに照らすと，被告製剤の添付文書には，本件発明２の用途である同日投与レジメンが記載されている。
加えて，被告製剤は，医療現場においても，ＣＶＰ療法との同日投与レジメンによって投与されていることなどに照らすと，被告製剤は「間に」（構成要件２Ｂ）を充足し，その製造販売等は本件発明２の実施に当たる。
【被告らの主張】


ア構成要件２Ｂの「間に」は，前記１⑵【被告らの主張】アの構成要件１Ｂの「最中」と同様に，ＣＶＰによる化学療法が進行中でまだ終わっていない段階，すなわち，ＣＶＰによる化学療法のコースを開始してから全てのコースを繰り返して全て終了するまでという意味に解するのが自然である。原告らは，「間に」の解釈において本件特許１の出願経過を考慮すべきであると主張するが，本件特許２の出願過程で「間に」の意義は問題にされておらず，「間に」の解釈において本件特許２とは別の特許である本件特許１の出願経過を考慮すべきではない。
イ我が国では，リツキシマブをＣＶＰ療法と併用する場合，リツキシマブを化学療法の前日又は前々日に施行するのが医療現場では一般的であり，リツキシマブの初回投与はＣＶＰ療法のコース開始前にされているから，被告製剤は「間に」（構成要件２Ｂ）を充足するとはいえない。
また，本件発明２は公知の医薬品であるリツキシマブについての新規な用途に係る用途発明であり，原告らの主張によれば，本件発明２の新規な用途は，低グレード又は濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療において，ＣＶＰ療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間中にリツキシマブを投与するというものと解されるが，被告製剤の添付文書の用法・用量欄等にはこのような用途への言及はなく，被告製剤の製造販売等が上記の用途に使用するためにされているとはいえないから，本件発明２の実施に当たらない。
⑶争点４－３（被告製剤は構成要件２Ｄを充足するか）について
【原告らの主張】
リツキシマブは，化学療法と組み合わせて使用するための医薬組成物であり，Ｒ－ＣＶＰ療法には，ＣＶＰ療法等の化学療法と比較して統計的に有意な差をもって有効な相乗作用が認められているから，被告製剤は，構成要件２Ｄを充足する。
【被告らの主張】
本件明細書２には，リツキシマブをＣＶＰ療法の間に投与した場合の効果に係る記載がなく，構成要件２Ｄの「有効な相乗作用」がどのような作用か不明であって，被告製剤が「有効な相乗作用を提供する」ものか否かを判断できない。５争点５（本件特許２は特許無効審判により無効とされるべきものか）について⑴争点５－１（本件発明２は乙１文献等により進歩性を欠くか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件発明２は，本件優先日又は本件原出願日前に頒布された刊行物である乙１文献に記載された発明（以下「乙１発明２」という。）等に基づき，当業者が容易に想到し得たものであり，進歩性を欠く。
ア乙１発明２
乙１文献には，次の各点で本件発明２と相違するものの，その余の構成で一致する乙１発明２が開示されている。
(ｱ)乙１発明２では，リツキシマブが単独で投与されるのに対し，本件発明２では，「化学療法と組み合わせて使用」（構成要件２Ａ）される点（以下「相違点２－１」という。）。
(ｲ)本件発明２では，リツキシマブを含む医薬組成物が，「化学療法の間に投与され，かつ，前記化学療法が，ＣＶＰである」（構成要件２Ｂ）点（以下「相違点２－２」という。）。
(ｳ)本件発明２－２では，「リツキシマブ及び前記化学療法での治療が，有効な相乗作用を提供する」（構成要件２Ｄ）点（以下「相違点２－３」という。）。イ乙１発明２及び本件優先日当時の技術常識等に基づく進歩性欠如
(ｱ)容易想到性
以下のとおり，当業者は，乙１発明２及び本件優先日当時の技術常識等に基づき，相違点２－１ないし３に係る本件発明２の構成を容易に想到し得た。
ａ相違点２－１
乙１文献には，化学療法との併用について記載されているから，当業者は，リツキシマブを化学療法レジメンと組み合わせて使用することを容易に想到し得た。
ｂ相違点２－２
本件優先日当時，低悪性度リンパ腫における化学療法としてＣＶＰ療法が用いられる技術は周知であったから，当業者は，リツキシマブをＣＶＰによる化学療法の間に投与することを容易に想到し得た。
ｃ相違点２－３
乙１文献には，リツキシマブと化学療法の併用による相乗効果について記載されているから，当業者は，相違点２－３に係る本件発明２の構成を容易に想到し得た。
(ｲ)本件発明２の効果
①本件明細書２に本件発明２の構成は開示されておらず，本件発明２の効果も記載されていないこと，②乙１文献に，リツキシマブと化学療法の併用による相乗効果について記載されていることなどに照らすと，本件発明２の効果は顕著なものではない。
ウ乙１発明２，乙３２文献及び本件原出願日当時の技術常識等に基づく進歩性
欠如
(ｱ)容易想到性
以下のとおり，当業者は，乙１発明２，乙３２文献及び本件原出願日当時の技術常識等に基づき，相違点２－１ないし３に係る本件発明２の構成を容易に想到し得た。
ａ相違点２－１
①乙１文献及び乙３２文献に，化学療法との併用について記載されていること，②本件原出願日当時，リツキシマブと種々の化学療法を組み合わせた臨床試験が実施されていたことなどに照らすと，当業者は，リツキシマブを化学療法レジメンと組み合わせて使用することを容易に想到し得た。
ｂ相違点２－２
①本件原出願日当時，低悪性度リンパ腫における化学療法としてＣＶＰ療法が用いられる技術は周知であったこと，②化学療法と併用する場合のリツキシマブの投与時期について，乙３２文献に，「第２の可能性は，化学療法の最中にｍＡｂが存在するようにすることである」という内容が記載されていることなどに照らすと，当業者は，リツキシマブをＣＶＰによる化学療法の間に投与することを容易に想到し得た。
ｃ相違点２－３
乙１文献及び乙３２文献には，リツキシマブと化学療法の併用による相乗効果について記載されているから，当業者は，相違点２－３に係る本件発明２の構成を容易に想到し得た。
(ｲ)本件発明２の効果


①本件明細書２に本件発明２の構成は開示されておらず，本件発明２の効果も記載されていないこと，②乙１文献，乙３２文献及び乙３３文献に，リツキシマブと化学療法の併用による相乗効果について記載されていることなどに照らすと，本件発明２の効果は顕著なものではない。
【原告らの主張】
以下のとおり，当業者は，相違点２－２及び３に係る本件発明２の構成を容易に想到し得たとはいえず，本件発明２は乙１発明等に基づき進歩性を欠くとはいえない。
ア容易想到性
本件原出願日当時，リツキシマブと化学療法との併用療法は全て異日投与レジメンが採用されており，相違点２－２に係る本件発明２の投与レジメンを採用する動機付けはない。
また，乙１文献及び乙３２文献には，リツキシマブとＣＶＰ療法を併用することは記載されておらず，これらを組み合わせても本件発明２の構成に至らない上，これらの文献は，いずれにも異日投与レジメンを開示するものであって，相違点２－２に係る本件発明２の投与レジメンを開示又は示唆するものではなく，相違点２－３に係る本件発明２の有効な相乗効果を開示するものでもない。
イ本件発明２の効果
本件発明２の投与レジメンに係るＲ－ＣＶＰ療法は，リツキシマブとＣＶＰ療法を組み合わせることにより，有効な相乗作用を提供する優れた治療効果を奏することが確認されている（甲４４）。
⑵争点５－２（本件発明２は乙３３文献等により進歩性を欠くか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件発明２は，本件原出願日前に頒布された刊行物である乙３３文献に記載された発明（以下「乙３３発明２」という。）等に基づき，当業者が容易に想到し得たものであり，進歩性を欠く。
ア乙３３発明２
乙３３文献には，次の各点で本件発明２と相違するものの，その余の構成で一致する乙３３発明２が開示されている。
(ｱ)乙３３発明２では，リツキシマブがＣＶＰによる化学療法に続けて投与されるのに対し，本件発明２では，リツキシマブがＣＶＰによる「化学療法の間に」（構成要件２Ｂ）投与される点（以下「相違点２－４」という。）。(ｲ)本件発明２－２では，「リツキシマブ及び前記化学療法での治療が，有効な相乗作用を提供する」（構成要件２Ｄ）点（以下「相違点２－５」という。）。(ｳ)本件発明２－３では，「リツキシマブが，３７５ｍｇ／㎡の用量として投与される」（構成要件２Ｅ）点（以下「相違点２－６」という。）。
イ容易想到性
以下のとおり，当業者は，乙３３発明２，乙３２文献及び本件原出願日当時の技術常識等に基づき，相違点２－４ないし６に係る本件発明２の構成を容易に想到し得た。
(ｱ)相違点２－４
①本件原出願日当時，リツキシマブを化学療法とともに投与することも考えられていたこと，②乙３２文献に，「第２の可能性は，化学療法の最中にｍＡｂが存在するようにすることである」という内容が記載されていることなどに照らすと，当業者は，リツキシマブをＣＶＰによる化学療法の間に投与することを容易に想到し得た。
(ｲ)相違点２－５
乙３３文献及び乙３２文献には，リツキシマブと化学療法の併用による相乗効果について記載されているから，当業者は，相違点２－５に係る本件発明２の構成を容易に想到し得た。
(ｳ)相違点２－６
当業者は，乙１文献，公知の併用試験の投与量等を参照し，リツキシマブの投与量を３７５ｍｇ／㎡とすることを容易に想到し得た。
ウ本件発明２の効果
前記⑴【被告らの主張】ウ(ｲ)のとおり，本件発明２の効果は顕著なものではない。
【原告らの主張】
以下のとおり，当業者は，相違点２－４及び５に係る本件発明３の構成を容易に想到し得たとはいえず，本件発明２は乙３３発明２等に基づき進歩性を欠くとはいえない。
ア容易想到性
本件原出願日当時，リツキシマブと化学療法との併用療法は全て異日投与レジメンが採用されており，相違点２－４に係る本件発明２の投与レジメンを採用する動機付けはない。
また，乙３３文献及び乙３２文献には，リツキシマブとＣＶＰ療法を併用することは記載されておらず，これらを組み合わせても本件発明２の構成に至らない上，これらの文献は，いずれにも異日投与レジメンを開示するものであって，相違点２－４に係る本件発明２の投与レジメンを開示又は示唆するものではなく，相違点２－５に係る本件発明２の有効な相乗効果を開示するものでもない。
イ本件発明２の効果
前記⑴【原告らの主張】イのとおり，本件発明２の投与レジメンに係るＲ－ＣＶＰ療法は，優れた治療効果を奏することが確認されていた。⑶争点５－３（本件特許２は特許法３６条６項１号に違反しているか）について
【被告らの主張】
本件明細書２において，ＣＶＰ療法について記載されているのは【００７３】のみであるが，そこには，ＣＶＰ療法の後にリツキシマブを投与するという投与形態が記載されており，リツキシマブをＣＶＰによる「化学療法の間に」（構成要件２Ｂ）投与する構成は開示されていない。
また，【００１５】，【００１７】は，異日投与レジメンを含むものであり，本件発明２の技術思想を開示するものではない。
したがって，本件明細書２には本件発明２が記載されておらず，本件特許２は特許法３６条６項１号に違反している。
【原告らの主張】


前記４⑵【原告らの主張】アのとおり，本件明細書２の【００１５】，【００１７】に，本件発明２の投与レジメンが記載されていることは明らかである。また，本件原出願日当時，リツキシマブの低悪性度リンパ腫及び濾胞性リンパ腫に対する有効性やＣＶＰ療法の非ホジキンリンパ腫に対する有効性は確認されており，異日投与レジメンによってリツキシマブと化学療法を併用することで高い治療効果が見込まれることは周知であったところ，本件明細書２において，リツキシマブを含む医薬組成物について，各種臨床試験（【００５６】，【００６９】，【００７４】，【００７６】，【００７８】，【００８７】，【００８８】，【００９０】，【００９２】，【０１０２】）が多数実施され，その治療効果の認められることが記載されていることなどに照らすと，当業者は，【００１５】，【００１７】等に基づき，同日投与レジメンが治療効果を有し，本件発明２の課題を解決できると認識する。
したがって，本件特許２は特許法３６条６項１号に違反しているとはいえない。⑷争点５－４（分割要件違反により本件発明２は新規性を欠くか）について
【被告らの主張】
本件特許２は，本件原出願を親出願として，最終的に平成２７年２月２３日に分割出願された特許出願に係るものであるが，本件原出願の出願当初の明細書には，リツキシマブをＣＶＰによる「化学療法の間に」（構成要件２Ｂ）投与する構成は開示されておらず，本件発明２は，本件原出願の出願当初の明細書に記載されていない事項を含んでいるから，上記の分割出願は不適法である。したがって，本件特許２は本件原出願日に特許出願されたとみなすことはできない。
そうすると，本件発明２は，現実の出願日（平成２７年２月２３日）前の平成２１年に発行された甲１２文献に開示されていたから，新規性を欠く。
【原告らの主張】
本件原出願の出願当初の明細書には，本件明細書２の【００１５】，【００１７】に対応する記載があり，リツキシマブを含む医薬組成物がＣＶＰによる「化学療法の間に」（構成要件２Ｂ）投与される構成は本件原出願の出願当初の明細書に記載されていたから，本件特許２の分割出願が不適法であるということはできない。したがって，本件特許２は本件原出願日に特許出願されたとみなされるから，本件発明２は本件原出願日後に発行された甲１２文献により新規性を欠くとはいえない。
６争点６（被告製剤は，文言上，本件発明３の技術的範囲に属し，その製造販売等は本件発明３の実施に当たるか）について
⑴争点６－１（被告製剤は「プレドニソン」（構成要件３Ｂ及び３Ｃ）を充足するか）について
【原告らの主張】
被告製剤は「プレドニソン」（構成要件３Ｂ及び３Ｃ）を充足する。その理由は，前記１⑴【原告らの主張】と同様である。
【被告らの主張】
被告製剤は「プレドニソン」（構成要件３Ｂ及び３Ｃ）を充足するとはいえない。その理由は，前記１⑴【被告らの主張】と同様である。⑵争点６－２（被告製剤は「最中」（構成要件３Ｂ），「各サイクルの１日目」（構成要件３Ｃ）を充足するか）について
【原告らの主張】
ア前記１⑵【原告らの主張】アと同様に，本件原出願日当時の技術水準，本件明細書３の記載，本件特許３と原出願が同一の本件特許１の出願経過等に照らすと，構成要件３Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与され」は，ＣＨＯＰ療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間中に投与することを意味すると解すべきである。
イ前記１⑵【原告らの主張】イのとおりの被告製剤の添付文書等の記載に照らすと，被告製剤の添付文書には，本件発明３の用途である同日投与レジメン及びＲ－ＣＨＯＰ療法の各薬剤が化学療法の各サイクルの１日目に投与されるレジメンが記載されている。
加えて，被告製剤は，医療現場においても，ＣＨＯＰ療法との同日投与レジメン及びＲ－ＣＨＯＰ療法の各薬剤が化学療法の各サイクルの１日目に投与されるレジメンによって投与されていることなどに照らすと，被告製剤は「最中」（構成要件３Ｂ），「各サイクルの１日目」（構成要件３Ｃ）を充足し，その製造販売等は本件発明３の実施に当たる。
【被告らの主張】
ア前記１⑵【被告らの主張】アと同様に，構成要件３Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に」は，ＣＨＯＰによる化学療法が進行中でまだ終わっていない段階，すなわち，ＣＨＯＰによる化学療法のコースを開始してから６コース繰り返して全て終了するまでという意味に解するのが自然である。イ前記１⑵【被告らの主張】イのとおり，我が国では，リツキシマブをＣＨＯＰ療法と併用する場合，リツキシマブを化学療法の前日又は前々日に施行するのが医療現場では一般的であり，リツキシマブの初回投与はＣＨＯＰ療法のコース開始前にされているから，被告製剤は「最中」（構成要件３Ｂ），「化学療法の各サイクルの１日目」を充足するとはいえない。
また，本件発明３は公知の医薬品であるリツキシマブについての新規な用途に係る用途発明であり，原告らの主張によれば，本件発明３の新規な用途は，中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療において，ＣＨＯＰ療法の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間中の１日目に，リツキシマブと各化学療法薬を投与するというものと解されるが，被告製剤の添付文書の用法・用量欄等にはこのような用途への言及はなく，被告製剤の製造販売等が上記の用途に使用するためにされているとはいえないから，本件発明３の実施に当たらない。７争点７（被告製剤は，本件発明３と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）について
【原告らの主張】
以下のとおり，被告製剤は，「プレドニソン」（構成要件３Ｂ及び３Ｃ）を充足しないとしても，本件発明３と均等なものとして，その技術的範囲に属する。


⑴第１要件（非本質的部分）
本件発明３は，本件原出願日当時，化学療法とリツキシマブの併用療法は全て異日投与レジメンによっていた中で，Ｂ細胞リンパ腫に対する抗ＣＤ２０抗体と他の治療法との併用療法に関する新たな治療法を開発することを課題，目的として，ＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目にリツキシマブが投与されるレジメンに係る医薬組成物を新たに開示したものであるから，その本質的部分は「ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目」（構成要件３Ｃ）にリツキシマブが投与される点にあり，リツキシマブを含む医薬組成物と組み合わせて使用されるＣＨＯＰ療法の「Ｐ」の薬剤がプレドニソンであるかプレドニゾロンであるかは，非本質的部分である。
⑵第２要件（置換可能性）
本件発明３のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えても，本件発明３の目的を達することができ，同一の作用効果を奏する。
⑶第３要件（置換容易性）
被告製剤の製造時点において，当業者は，本件発明３のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えることを容易に想到できた。
⑷第４要件（容易推考性）
被告らは，本件発明３のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えた構成は，本件原出願日前に頒布された刊行物である乙３２文献に記載された発明（以下「乙３２発明３」という。）等に基づき，容易に推考し得た旨主張するが，乙３２文献に同日投与レジメンは開示されていないから，本件発明３は乙３２発明３等に基づき容易に推考し得たとはいえない。
⑸第５要件（特段の事情）
本件特許３の優先権主張の基礎出願，原出願及び分割出願に係るいずれの明細書においても，プレドニゾロンは記載されていないから，本件特許３の特許出願手続において，プレドニゾロンを特許請求の範囲に含める補正が一旦されていたとしても，本件特許３の特許請求の範囲からプレドニゾロンを用いる構成が意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があるとはいえない。
【被告らの主張】
以下のとおり，被告製剤は，本件発明３と均等なものとして，その技術的範囲に属するとはいえない。
⑴第１要件（非本質的部分）
ア本件発明３は，リツキシマブと他の治療法の併用療法の利点を提供することを課題として，特許請求の範囲記載の併用療法に係る構成を採用したものであるが，その効果については，本件明細書３において，【００９０】の公知の臨床試験の結果が記載されているにとどまることなどに照らせば，従来技術に対する本件発明３の貢献の程度は皆無であり，本件発明３の本質的部分は，特許請求の範囲の記載と同義のものである。
イしたがって，プレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法と併用される被告製剤は，本件発明３と本質的部分において相違する。
⑵第４要件（容易推考性）
以下のとおり，当業者は，乙３２発明３及び本件原出願日当時の技術常識に基づき，本件発明３のプレドニソンをプレドニゾロンに置き換えた構成を容易に推考し得た。
ア乙３２文献には，次の各点で本件発明３と相違するものの，その余の構成で一致する乙３２発明３が開示されている。
(ｱ)乙３２発明３では，リツキシマブと併用されるＣＨＯＰ療法に用いられる薬剤が特定されていない点。
(ｲ)本件発明３では，医薬組成物が，「シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」（構成要件３Ｂ），かつ，「シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン」とともに「ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目」（構成要件３Ｃ）に投与されるのに対し，乙３２発明３では，そのように投与時期が特定されていない点。
イ①本件原出願日当時，ＣＨＯＰ療法に，シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチン及びプレドニゾロンを用いるレジメンも知られていたこと，②乙３２文献に「第２の可能性は，化学療法の最中にｍＡｂが存在するようにすることである。ｍＡｂ過剰状態を達成するのに十分なｍＡｂが投与されている限り，化学療法との関係において正確にいつｍＡｂが投与されるかは重要でない」という内容の記載があることなどに照らせば，当業者は，上記各相違点に係る本件発明３の構成を容易に推考し得た。
⑶第５要件（特段の事情）
本件特許３の分割出願当初の特許請求の範囲請求項１８は，リツキシマブと併用される化学療法を「ＣＨＯＰ」とのみ特定していたところ，その後の補正により「シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニゾロン（ＣＨＯＰ）による化学療法」と「プレドニゾロン」を用いるＣＨＯＰ療法に限定された。しかしながら，その後の補正により「シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法」として特許査定を受けたものであり，このような本件特許３の出願経過に照らせば，プレドニゾロンを用いるＣＨＯＰ療法は，特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特段の事情がある。
８争点８（本件特許３は特許無効審判により無効とされるべきものか）について⑴争点８－１（本件発明３は乙９文献等により進歩性を欠くか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件発明３は，本件原出願日前に頒布された刊行物である乙９文献に記載された発明（以下「乙９発明」という。）等に基づき，当業者が容易に想到し得たものであり，進歩性を欠く。
ア乙９発明
乙９文献には，次の各点で本件発明３と相違するものの，その余の構成で一致する乙９発明が開示されている。


(ｱ)本件発明３では，リツキシマブを含む医薬組成物が，「シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」（構成要件３Ｂ）点（以下「相違点３－１」という。）。(ｲ)乙９発明では，シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチン及びプレドニソンが各サイクルの３日目に投与されるのに対し，本件発明３では，「ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目に」（構成要件３Ｃ）投与される点（以下「相違点３－２」という。）。
イ容易想到性
以下のとおり，当業者は，乙９発明，乙３２文献及び乙５４文献に基づき，相違点３－１及び２に係る本件発明３の構成を容易に想到し得た。
(ｱ)相違点３－１
化学療法と併用する場合のリツキシマブの投与時期について，乙３２文献に，「第２の可能性は，化学療法の最中にｍＡｂが存在するようにすることである」という内容の記載があることなどに照らすと，当業者は，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の最中に投与することを容易に想到し得た。
(ｲ)相違点３－２
①乙３２文献に，化学療法との関係で正確にいつ投与されるかは重要でなく，化学療法コースの間ずっと全身中に存在し続けることが記載されていること，②乙５４文献に，中悪性度又は高悪性度のリンパ腫は治療を迅速に開始する必要があるから，低悪性度のリンパ腫とは異なり，リツキシマブを１日目に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤を３日目ないし８日目に投与したと記載されていることなどに照らすと，当業者は，乙９発明において，治療を迅速に開始するためにＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与開始日を早め，各サイクルの１日目にすることを容易に想到し得た。
ウ本件発明３の効果
①本件明細書３に本件発明３の構成は開示されておらず，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与開始日を各サイクルの１日目とすることの効果を示す記載はないこと，②当業者において，ＣＨＯＰ療法を各サイクルの１日目から開始するか３日目から開始するかで効果に相違があるようなことは知られていないことなどに照らすと，本件発明３の効果は顕著なものではない。
【原告らの主張】
以下のとおり，当業者は，相違点３－１及び２に係る本件発明３の構成を容易に想到し得たとはいえず，本件発明３は乙３３発明等に基づき進歩性を欠くとはいえない。
ア容易想到性
本件原出願日当時，リツキシマブと化学療法との併用療法は全て異日投与レジメンが採用されており，相違点３－１及び２に係る本件発明３の構成，すなわち，リツキシマブを含む医薬組成物が「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」構成及びＣＨＯＰ療法の各薬剤が「ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目に」投与される構成を採用する動機付けはない。
また，乙３２文献及び乙５４文献は，いずれも異日投与レジメンを開示するものであって，リツキシマブをＣＨＯＰによる化学療法の「最中」及び「各サイクルの１日目」に投与することを開示又は示唆するものではない。
イ本件発明３の効果
本件発明３の投与レジメンに係るＲ－ＣＨＯＰ療法は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法を組み合わせることにより，優れた治療効果を奏することが確認されている（甲３０）。
⑵争点８－２（本件特許３は特許法３６条６項１号に違反しているか）について
【被告らの主張】
本件明細書３において，本件発明３の対象疾患である中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に対するＣＨＯＰ療法との併用におけるリツキシマブの投与時期について記載されているのは，【００９０】のみであるところ，そこには，リツキシマブが「２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目」に投与されることは記載されているものの，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与時期は記載されておらず，参考文献３５として引用されている乙９文献においても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤は各サイクルの３日目以降に投与されているから，それらが各サイクルの１日目に投与される本件発明３の構成は開示されていない。
また，【００１５】，【００１７】は，異日投与レジメンを含むものであり，原告らが主張する同日投与レジメンに係る技術思想を開示するものではない。したがって，本件明細書３には本件発明３が記載されておらず，本件特許３は特許法３６条６項１号に違反している。
【原告らの主張】
前記１⑵【原告らの主張】アと同様に，本件明細書３の【００１５】，【００１７】に，本件発明３の同日投与レジメンが記載されていることは明らかである。また，本件原出願日当時，リツキシマブの低悪性度リンパ腫及び濾胞性リンパ腫に対する有効性やＣＨＯＰ療法の非ホジキンリンパ腫に対する有効性は確認されており，異日投与レジメンによってリツキシマブと化学療法を併用することで高い治療効果が見込まれることは周知であったところ，本件明細書３において，リツキシマブを含む医薬組成物について，各種臨床試験（【００５６】，【００６９】，【００７４】，【００７６】，【００７８】，【００８７】，【００８８】，【００９０】，【００９２】，【０１０２】）が多数実施され，その治療効果の認められることが記載されていることなどに照らすと，当業者は，【００１５】，【００１７】等に基づき，同日投与レジメンが治療効果を有し，本件発明３の課題を解決できると認識する。
加えて，【００１５】，【００１７】について，血液学用語辞典（乙３）に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤を全てＣＨＯＰ療法の１日目に投与するレジメンが記載されていることを踏まえて読めば，Ｒ－ＣＨＯＰ療法の各薬剤が化学療法の各サイクルの１日目に投与されるレジメンが記載されていることは明らかである。したがって，本件特許３は特許法３６条６項１号に違反しているとはいえない。⑶争点８－３（分割要件違反により本件発明３は新規性を欠くか）について
【被告らの主張】


本件特許３は，本件原出願を親出願として，最終的に平成２９年１０月３日に分割出願された特許出願に係るものであるが，本件原出願の明細書には，①中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を対象疾患として「６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目に」リツキシマブを投与したという本件明細書３の【００９０】の記載事項，②リツキシマブを含む医薬組成物とＣＨＯＰ療法の各薬剤を「ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目に」（構成要件３Ｃ）投与する構成は，いずれも開示されておらず，本件発明３は，本件原出願の出願当初の明細書に記載されていない事項を含んでいるから，上記の分割出願は不適法である。したがって，本件特許３は本件原出願日に特許出願されたとみなすことはできない。
そうすると，本件発明３は，現実の出願日（平成２９年１０月３日）前の平成２１年に発行された甲１２文献に開示されていたから，新規性を欠く。
【原告らの主張】
本件原出願の出願当初の明細書には，本件明細書３の【００１５】，【００１７】に対応する記載があり，リツキシマブを含む医薬組成物が「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」に投与される構成は本件原出願の出願当初の明細書に記載されていた。
加えて，血液学用語辞典（乙３）等に記載された投与時期を踏まえれば，【００１５】，【００１７】に，Ｒ－ＣＨＯＰ療法の各薬剤が化学療法の各サイクルの１日目に投与されるレジメンが記載されていることは明らかである。したがって，本件特許３の分割出願が不適法であるということはできず，本件特許３は本件原出願日に特許出願されたとみなされるから，本件発明３が甲１２文献により新規性を欠くとはいえない。
９争点９（被告らに共同不法行為が成立するか）について
【原告らの主張】
被告らは，被告製剤に関する販売提携関連契約に基づき，共同で，被告製剤の製造販売等をしているから，本件各専用実施権の侵害について，共同不法行為が成立する。
【被告らの主張】
争う。
１０争点１０（損害の発生の有無及びその額）について
【原告らの主張】
⑴特許法１０２条２項に基づく損害額
被告らによる被告製剤の販売額は１６億円を下らず，その利益率は２５％と推測されるから，被告らが得た利益の額は４億円を下らない。したがって，特許法１０２条２項により，原告が受けた損害の額は４億円と推定される。
⑵弁護士費用
被告らの共同不法行為と相当因果関係のある弁護士費用に係る損害は，４０００万円を下らない。
【被告らの主張】
争う。
第４当裁判所の判断
１本件各発明の内容等の事実認定
⑴本件各明細書の発明の詳細な説明
本件各明細書の発明の詳細な説明は，全て同じ内容であり，概要，次のとおりである。また，【表１－１】及び【表１－２】は，別紙３「本件各明細書の表」記載１及び２のとおりである（甲２，４，６）。
ア技術分野
「【０００１】
（発明の分野）
本発明は，Ｂ細胞リンパ腫の治療における抗ＣＤ２０抗体またはその断片の使用，特に併用療法におけるそのような抗体と断片の使用に関する。」
イ背景技術
「【０００２】
（発明の背景）
Ｂ細胞リンパ腫のための診断薬および／または治療薬としてのＣＤ２０抗原に対する抗体の使用は，従来から報告されている。ＣＤ２０は，悪性Ｂ細胞（すなわち，活発な増殖がＢ細胞リンパ腫を引き起こすようなＢ細胞）の表面で高密度に発現されるため，この抗原は，Ｂ細胞リンパ腫の有用なマーカーまたは標的である。
【０００３】
ＣＤ２０またはＢｐ３５は，早期プレＢ細胞の発生中に発現され，形質細胞の分化まで維持されるＢリンパ球限定分化抗原である。ＣＤ２０分子は，細胞サイクルの開始と分化に必要なＢ細胞活性化プロセス中のある工程を制御しているかも知れないと考える者もいる。さらに前記したように，ＣＤ２０は通常，新生物（「腫瘍」）Ｂ細胞上で非常に高レベルで発現される。ＣＤ２０抗原は，脱落せず，変化せず，またはインターナリゼーションされないため，ターゲッティング療法にとって魅力的である。
【０００４】
抗ＣＤ２０抗体を使用する従来報告された治療法は，治療用抗ＣＤ２０抗体を，単独でまたは第２の放射能標識抗ＣＤ２０抗体とともに，または化学療法剤とともに投与していた。
【０００５】
実際，食品医薬品局（FoodandDrug   Administration）（ＦＤＡ）は，再発性かつ以前治療された低悪性度非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）での，そのような１つの抗ＣＤ２０抗体（リツキサン（Rituxan）（登録商標））の治療的使用を認可した。また，放射能標識マウス抗ＣＤ２０抗体とのリツキサン（登録商標）の併用が，Ｂ細胞リンパ腫の治療に示唆されている。
【０００６】
しかし，抗ＣＤ２０抗体および特にリツキサン（登録商標）（米国；英国では，マブテラ（MabThera）（登録商標）；一般にはリツキシマブ（Rituximab）（登録商標））は，Ｂ細胞リンパ腫（例えば，非ホジキンリンパ腫）の治療に有効であると報告されているが，治療された患者ではしばしば疾患が再発する。従って，より有効な治療法が開発されれば，さらに有用であろう。
【０００７】
さらに詳しくは，抗ＣＤ２０抗体が他のリンパ腫治療と併用して有効であるなら，そして新しい併用治療法が開発されて，再発の可能性または頻度が低下すれば有用であろう。またＢ細胞リンパ腫の現在の治療法が改良されて，他の治療法に抵抗性のリンパ腫の患者が，キメラまたは放射能標識抗ＣＤ２０抗体で治療できるなら，有用であろう。また，低悪性度濾胞性非ホジキンリンパ腫以外の他のタイプのリンパ腫の治療に，抗ＣＤ２０抗体による治療（特に，他の治療法との併用）が使用できるなら，有用であろう。」
ウ発明が解決しようとする課題
「【０００８】


（発明の要約）
本発明は，Ｂ細胞リンパ腫の併用療法を開示し，キメラおよび放射能標識抗ＣＤ２０抗体を用いて再発性または抵抗性Ｂ細胞リンパ腫を治療する利点を報告する。特に抗ＣＤ２０抗体を用いる治療は，サイトカイン，放射線治療法，骨髄機能廃絶療法，または化学療法と併用する時，有効な相乗作用を提供することがわかっている。驚くべきことに，かつて骨髄移植または幹細胞移植を受けた患者は，かつて治療を受けたことのない患者に比較して，全体の応答速度が予想外に上昇した。」
エ発明を実施するための形態
「【００１５】
本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ，すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。患者が最初の治療法に応答して緩解または再発の可能性が低下するかどうかに関係なく，連続投与を行ってよい。…
【００１７】
また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer）化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２－ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ＩＤＡ（以後のＧ－ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ－Ｗｅｅｋｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。…
【００２０】
本発明の方法はまた，低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ），小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ，中悪性度／濾胞性ＮＨＬ，中悪性度びまん性ＮＨＬ，高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ，高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ，高悪性度小非切れ込み細胞ＮＨＬ，巨大病変ＮＨＬ，およびワルデンストレームマクログロブリン血症を含む，種々のＢ細胞リンパ腫を治療するのに使用される。…
【００２１】
例えば，欧米の病理学者が最近提唱している新しい分類法は，改訂ヨーロッパアメリカリンパ腫（theRevisedEuropean   AmericanLymphoma）（ＲＥＡＬ）分類と呼ばれる。この分類法は，マントル細胞リンパ腫と，他の末梢血Ｂ細胞腫瘍の中でも辺縁細胞リンパ腫を認めており，いくつかの分類項目は細胞診断に基づく悪性度（すなわち，小細胞，混合細胞，および巨大細胞）に分類している。このような分類のリンパ腫も，本発明の併用療法が有用であることを理解されるであろう。…
【００２３】
非ホジキンリンパ腫はまた，「悪性度」に基づき，低悪性度，中悪性度および高悪性度リンパ腫を含む他の疾患の特性に基づき，分類されている。低悪性度リンパ腫は通常，節性リンパ腫として現れ，しばしば無痛性であるかまたは増殖が遅い。中悪性度および高悪性度病変は，大節外性巨大腫瘍を有するはるかに侵攻性の病変として現れる。中悪性度および高悪性度ならびに低悪性度病変は，本発明の併用療法が有用であろう。」
オ実施例
(ｱ)低悪性度又は濾胞性ＮＨＬについての実施例としては，①再発性又は抵抗性ＮＨＬによる単一薬剤試験（【００４１】ないし【００５４】），②ワルデンストレームマクログロブリン血症（【００５５】，【００５６】），③慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）（【００５７】ないし【００６４】），④骨髄機能廃絶化学療法とのリツクシマブ（【００６５】），⑤リツクシマブによる再発性低悪性度ＮＨＬの再治療（【００６６】ないし【００６８】），⑥低悪性度ＮＨＬのためのリツクシマブとＣＨＯＰ化学療法との併用（【００６９】ないし【００７３】），⑦リツキシマブとサイトカインとの併用（【００７４】，【００７５】），⑧リツキシマブ＋Ｇ－ＣＳＦ（【００７６】，【００７７】），⑨リツクシマブ＋ＩＬ－２（【００７８】ないし【００８６】），⑩再発性低悪性度ＮＨＬ又は濾胞性Ｂ細胞リンパ腫の治療のためのリツクシマブ＋ＧＭ－ＣＳＦ（【００８７】），⑪リツクシマブ＋ガンマインターフェロン（【００８８】）が掲げられている。上記実施例のうち，③慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）及び⑥低悪性度ＮＨＬのためのリツクシマブとＣＨＯＰ化学療法との併用については，次のとおり記載されている。
ａ③慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）
「【００６１】
ＣＬＬの抗体治療を，ＣＬＬの治療のために有用であることが公知の他の通常の化学療法と組合せることができる。ＣＬＬの最も頻繁に使用される単一の薬剤はクロラムブシル（chlorambucil）（ロイケラン（leukeran））であり，０．１ｍｇ／ｋｇ／日または０．４～１．０ｍｇ／ｋｇ／日で４週置きに投与される。クロラムブシルは，しばしば経口プレドニソン（３０～１００ｍｇ／㎡／ｄ）と併用され，これは自己免疫性血球減少の管理に有用である。シクロホスファミドは，クロラムブシルの代用となり，通常の用量は１～２ｇ／㎡を３～４週置きにビンクリスチンやステロイド（例えば，ＣＯＰ治療法）とともに投与される。
【００６２】


ＣＬＬには種々の薬剤の併用が使用され，例えばＣＯＰ（シクロホスファミド，オンコビン（Oncovin），およびプレドニソン）やＣＨＯＰ（これらの３つの薬剤＋ドコソルビシン）がある。…」
ｂ⑥低悪性度ＮＨＬのためのリツクシマブとＣＨＯＰ化学療法との併用
「【００６９】
シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソンによる化学療法（ＣＨＯＰ）は，低悪性度または濾胞性ＮＨＬの最初の有効な治療法である。初期応答率は高いが，最終的に再発し，以後の化学療法では，緩解の間隔がより短くなる。低悪性度または濾胞性ＮＨＬの作用機序は，交差耐性ではなく，リツクシマブ（登録商標）はいくつかの細胞障害性薬剤（ドコソルビシンを含む）と相乗作用を示す（５）ため，新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験を開始した。
【００７０】
３８人の患者のうち２９人は，先行の抗癌療法を行わなかった。ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７５ｍｇ／㎥）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入１と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイクル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。
【００７１】
この併用試験では，治療した３８人の患者の１００％が応答した（ＣＲ，５８％；ＰＲ，４２％）。治療を完了した３５人の評価可能な患者のうち，６３％はＣＲで３７％はＰＲであった（２１）。平均ＤＲは３５．３＋ヶ月であり，悪化の無い平均生存時間は，平均観察時間３６．７ヶ月後に達成されなかった。３６＋ヶ月～５３．４＋ヶ月後にもまだ，２０人の患者は緩解中であった（２２）。最初の治療にとってもこのＤＲは驚くべきことであり，この試験集団の２４％は化学療法後に再発した。」（なお，上記の「（２１）」は，【０１０７】に参考文献２１として挙げられている甲３８文献を示す。）
「【００７２】
ＧＡＬＧＢが実施する試験では，低悪性度ＮＨＬの４０人の患者に，リツクシマブ（登録商標）を週に１回を８回，そして８日目から開始して経口シクロホスファミドを毎日投与する。２０人の患者には，リツクシマブ（登録商標）のみを８週間投与する。
【００７３】
低悪性度ＮＨＬの患者についてＥＣＯＧが実施する第III相試験は，シクロホスファミドおよびフルダラビン（アームＡ）と，標準的ＣＶＰ療法（アームＢ）との併用を比較している。アームＡまたはアームＢへのランダム化において，患者は，年齢，腫瘍負荷量，組織染色，およびＢ症状により分類する。両方のアームでの応答者は，リツクシマブ（登録商標）維持療法（３７５ｍｇ／㎡を週に１回で４回，６ヶ月毎に２年間（アームＣ））または観察（アームＤ）への第２のランダム化を受ける。」
(ｲ)中悪性度又は高悪性度ＮＨＬに関する実施例としては，①単一薬剤試験（【００８９】），②リツクシマブとＣＨＯＰ化学療法の併用（【００９０】ないし【００９３】），③骨髄機能廃絶化学療法再発後のリツクシマブ（【００９４】）が掲げられている。
上記実施例のうち，①単一薬剤試験及び②リツクシマブとＣＨＯＰ化学療法の併用については，次のとおり記載されている。
ａ①単一薬剤試験
「【００８９】
ヨーロッパとオーストラリアで行われた試験では，５４人の再発性または抵抗性中悪性度または高悪性度ＮＨＬ患者で，代替投与スケジュールを評価した（３４）。リツクシマブ（登録商標）を３７５ｍｇ／㎡を週１回で８回，または３７５ｍｇ／㎡を１回と次に５００ｍｇ／㎡を週１回で７回注入した。ＯＲＲは３１％（ＣＲ９％，ＰＲ２２％）で，投与法の間に有意な差は観察されなかった。びまん性巨大細胞リンパ腫を有する患者（Ｎ＝３０）は，ＯＲＲが３７％であり，マントル細胞リンパ腫を有する患者（Ｎ＝１２）はＯＲＲが３３％であった。」
ｂ②リツクシマブとＣＨＯＰ化学療法の併用
「【００９０】
別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人，男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。３０人の評価可能な患者のうち，１９人はＣＲ（６３％）で１０人はＰＲ（３３％）であり，ＯＲＲは９６％であった。この治療法は充分許容されると考えられ，リツクシマブ（登録商標）またはＣＨＯＰ単独より高い応答を示すようである。」（なお，上記の「（３５）」は，【０１０７】に参考文献３５として挙げられている乙９文献を示す。）
「【００９１】


ＮＣＩ癌治療と診断部門（NCIDivisionof   CancerTreatmentand   Diagnosis）はアイディーイーシーファーマシューチカルズ社（IDECPharmaceuticalsCorporation））と共同して，他の適応症でのリツクシマブ（登録商標）治療を探索している。混合性のびまん性巨大細胞および免疫芽球性巨大細胞組織学的ＮＨＬを有する高齢患者（＞６０才）で，ＥＣＯＧ，ＣＡＬＧＢおよびＳＷＯＧによりＣＨＯＰ対ＣＨＯＰとリツクシマブ（登録商標）の第II相試験が行われている（Ｎ＝630が計画されている）。この試験は，リツクシマブ（登録商標）による維持対非維持への２次ランダム化を含む。
【００９２】
マントル細胞リンパ腫が未治療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナファーバー研究所（DanaFarberInstitute）で行われている。２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１～３日目に投与される。この試験の発生項目は完了している。ＳＷＯＧにより行われた新に診断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第II相試験もまた，完了している。これらの２つの試験の結果は現在解析されている。
【００９３】
ＡＩＤＳ悪性腫瘍協会（AIDSMalignancyConsortium）によるＨＩＶ関連ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリツクシマブ（登録商標）対ＣＨＯＰの第II相試験が行われている。１２０人の患者が計画されている。」
(ｳ)その他の実施例として，リツクシマブと併用した９０イットリウム標識抗ＣＤ２０抗体による放射線免疫治療法（【０１０２】ないし【０１０４】）等が掲げられている。
⑵甲３８文献及び乙９文献の内容
本件原出願日前である平成１１年（１９９９年）１月に頒布された刊行物である甲３８文献及び本件原出願日前である平成１０年（１９９８年）に頒布された刊行物である乙９文献は，本件各明細書の発明の詳細な説明において参考文献２１及び３５として掲げられており，その内容はそれぞれ次のとおりである。
ア甲３８文献について
甲３８文献には，M.S.Czuczmanらによって実施された臨床試験（以下，単に「Czuczmanらによる臨床試験」ということがある。）について，概要，次のとおり記載されている。また，図１は，別紙４「甲３８文献の図」のとおりである（甲３８，弁論の全趣旨）。
「本試験は，単一治療群から成るものであった。患者に対して，リツキサン３７５ｍｇ／㎡を合計６回の静脈内注入と３週間毎のＣＨＯＰ療法６サイクルが行われた（図１）。各ＣＨＯＰサイクルの構成は，１日目にシクロホスファミド７５０ｍｇ／㎡，ドキソルビシン５０ｍｇ／㎡およびビンクリスチン１．４ｍｇ／㎡（最大用量２．０ｍｇ）の静脈内投与，および１日目から５日目にプレドニソン１００ｍｇ／㎡の経口投与であった。…リツキサン注入１および２は，８日目に開始された最初のＣＨＯＰサイクルより前の１日目および６日目に投与された。リツキサン注入３および４は３回目および５回目のＣＨＯＰサイクルの２日前にそれぞれ投与され，輸液５および６は６回目のＣＨＯＰサイクルの後，それぞれ１３４日目および１４１日目に投与された。このｍＡｂ（モノクローナル抗体）投与スケジュールは，ＮＨＬにおける既知の臨床活性に加えて，リツキサンの３つの異なる特性を活用すべく選択されたものである。」
甲３８文献における「輸液５および６」は，５回目及び６回目のリツキサンの投与をいうものである。
イ乙９文献について
乙９文献には，B.K.Linkらによって実施された臨床試験（治療歴のない中悪性度又は高悪性度ＮＨＬの患者におけるＣＨＯＰ療法と組み合わせたリツキシマブの安全性及び有効性に関する予備的第Ⅱ相試験。以下，単に「Linkらによる臨床試験」ということがある。）について，概要，次のとおり記載されている（乙９）。「患者は，計測可能な疾患と共に治療歴のない中悪性度または高悪性度Ｂ－ＮＨＬ（ＩＷＦＤ－Ｈ）に罹患していた場合に今回の試験に適格とされた。…患者に，リツキシマブ３７５ｍｇ／㎡を各２１日サイクルの１日目に投与した後，４８時間後にＣＨＯＰ療法（シクロホスファミド７５０ｍｇ／㎡ｄ３，ドキソルビシン５０ｍｇ／㎡ｄ３，ビンクリスチン１．４ｍｇ／㎡    ｄ３，およびプレドニソン１００ｍｇｄ３－７）を施した。３１人の患者が治療を受けた（女性１９人，男性１２人，年齢中央値４９歳）。すべての患者に，６サイクルの治療を施した。…３０人の患者が応答について評価可能であり，１９人がＣＲ（６３％），１０人がＰＲ（３３％），１人は悪化した。このレジメンは，重篤な有害事象の頻度が従来のＣＨＯＰ単独療法で見られるのと同程度の，許容可能な治療法を示すものであり，より高い応答率をもたらし得るものである。」
⑶本件特許１の出願経過等
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件特許１の出願経過等に関し，次の各事実が認められる。
ア本件特許１に係る分割出願


本件各特許の出願経過は，概要，別紙５「出願経過」のとおりであるところ，本件特許１の出願人であるバイオジェンは，平成２９年５月２日，本件特許２に係る出願（特願２０１５－０３２７３７）を原出願として，本件特許１に係る分割出願（特願２０１７－９１９４９）をするとともに，特許請求の範囲請求項１を，「リツキシマブを含み，低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療においてヒト患者において化学療法レジメンと組み合わせて使用するための，医薬組成物であって，治療上有効量の前記医薬組成物が，前記患者へ，シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法と同時に投与される，上記医薬組成物。」に補正する旨の手続補正書を提出した（甲２，乙３６，４４ないし４６，１２７）。
イ早期審査に関する事情説明書におけるバイオジェンの主張バイオジェンは，平成２９年５月２日，早期審査に関する事情説明書を提出し，同説明書において，甲３８文献は，ＣＨＯＰ療法の前後でリツキシマブを投与する治療計画を開示するものであり，リツキシマブをＣＨＯＰ療法と同時に投与する治療計画を開示するものではいないと主張した（甲３８，乙３６）。
ウ拒絶理由通知の内容
特許庁審査官は，平成２９年６月８日を起案日とする拒絶理由通知書をもって，前記補正に係る特許請求の範囲請求項１記載の発明に優先権主張の効果は認められないことを前提として，前記分割出願に係る明細書の【００１５】，【００６９】ないし【００７１】の記載に照らすと，前記補正に係る特許請求の範囲請求項１の「同時に」は，治療が同時に進んでいるが薬物が同時に投与されない態様を含み，甲３８文献に記載されるような，ＣＨＯＰ療法とリツキシマブを交互に投与する態様も含むことなどから，前記補正に係る特許請求の範囲請求項１記載の発明は新規性及び進歩性を欠く旨の拒絶理由を通知した（乙３６）。
エ本件意見書におけるバイオジェンの主張
バイオジェンは，上記拒絶理由の通知を受けて，平成２９年９月１５日，特許請求の範囲請求項１の「（ＣＨＯＰ）による化学療法と同時に」を「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に」に変更する旨の手続補正書を提出するとともに，本件意見書において，概要，次のとおり主張した。すなわち，①補正後の請求項１は，「前記医薬組成物が，…（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」というものであるが，この用語の意義はそれ自体から一義的に明らかとはいえないため，前記分割出願に係る明細書【００１５】，【００１７】，【００７０】，【００９０】及び【００９２】等の記載を参酌して明らかにすべきであること，②【００１５】は，「併用療法」の定義を示す段落であり，第一文では，「併用療法」に「治療法が同時に行なわれ」る態様が含まれることが断定的に記載されているのに対し，第二文では，「本発明の抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療の前又は後に投与されてもよい」と任意的な表現となっていることからすると，第一文の方が好ましい実施形態であると理解されること，③【００１７】は，「化学療法」と抗ＣＤ２０抗体の併用療法についての一般的な説明をしており，ＣＨＯＰ療法と抗ＣＤ２０抗体の併用療法に，ＣＨＯＰ療法の「前，その最中，または後に」抗ＣＤ２０抗体を投与する３つの態様が含まれることを記載しているから，ＣＨＯＰ治療の最中に抗ＣＤ２０抗体を患者に投与する併用療法は，ＣＨＯＰ治療の前又は後に抗ＣＤ２０抗体を患者に投与する併用療法と明確に区別されること，④【００７０】，【００９０】，【００９２】には，ＣＨＯＰ療法と抗ＣＤ２０抗体の併用療法の試験例が説明されているところ，「これらの試験例の記載を，上述した「併用療法」及び「化学療法による併用療法」に関する一般規定，並びに「ＣＨＯＰ療法の最中に投与する」との記載（併用療法の最中に投与するではない）から理解される一般的な意味を整合的に理解すると，ＣＨＯＰ療法の各サイクル中に，典型的には１日目に抗ＣＤ２０抗体を投与する投与スケジュールは，ＣＨＯＰ療法の「最中に」抗ＣＤ抗体を投与する…に該当し，ＣＨＯＰ療法の各サイクルの「前」又は「後」に，抗ＣＤ２０抗体を投与する投与スケジュールは，ＣＨＯＰ療法の「前」，または「後に」抗ＣＤ２０抗体を投与するに該当すると理解するのが相当であ」ること，⑤「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」に，ＣＨＯＰ療法の各サイクルの「前」又は「後」に抗ＣＤ２０抗体を投与する投与スケジュールは含まれていないから，前記補正後の発明，すなわち，本件発明１は甲３８文献に記載された発明と明確に区別されることなどに照らし，本件発明１は新規性及び進歩性を有すると主張した（乙３６）。
オ特許査定
その後，バイオジェンは，本件発明１について，特許査定を受け，平成２９年１０月２０日，本件特許１の設定登録を受けた（甲２）。
⑷本件各発明の概要
前記第２の２⑵ア(ｳ)，イ(ｳ)，ウ(ｳ)認定の本件各特許の特許請求の範囲，前記⑴認定の本件各明細書の発明の詳細な説明，前記⑶認定の本件特許１の出願経過及び弁論の全趣旨に照らすと，本件各発明は，概要，以下のとおりのものであると認められる。


ア本件各発明は，Ｂ細胞リンパ腫の治療における抗ＣＤ２０抗体及びその断片の使用，特に併用療法における使用に関するものである（【０００１】）。イ従来から，リツキシマブを含む抗ＣＤ２０抗体を，単独で，もしくは第２の放射能標識抗ＣＤ２０抗体とともに，又は化学療法剤とともに投与する治療法があり（【０００４】，【０００５】），リツキシマブは，非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の治療に有効であるものの，治療を受けた患者に疾患の再発があることがしばしば報告されており，より有効な治療法を開発することが有用であると考えられてきた（【０００６】，【０００７】）ところ，本件各発明は，このような状況に鑑みて，本件原出願日当時公知の医薬品であったリツキシマブについて，新たに有効な治療法を提供することを課題として，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期等を特定してされた用途発明である。
すなわち，まず，本件発明１は，リツキシマブを含む医薬組成物について，対象疾患を「低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」（構成要件１Ａ）とし，併用される化学療法及び投与時期を「シクロホスファミド，ドコソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」（構成要件１Ｂ）などとして特定したものであり，その用途は，本件意見書で示されたとおり，本件原出願日当時公知であったCzuczmanらによる臨床試験とは区別されるものである。
次に，本件発明２は，いずれも，リツキシマブを含む医薬組成物について，対象疾患を「低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」（構成要件２Ａ）とし，併用される化学療法及び投与時期を「ＣＶＰによる化学療法の間に投与される」（構成要件２Ｂ）などとして特定したものである。
また，本件発明３は，リツキシマブを含む医薬組成物について，対象疾患を「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」（構成要件３Ａ）とし，併用される化学療法及び投与時期を「シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソン（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与され」（構成要件３Ｂ），「前記医薬組成物と，前記シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチンおよびプレドニソンとが，前記ＣＨＯＰによる化学療法の各サイクルの１日目に…投与される」（構成要件３Ｃ）などとして特定したものである。２争点３（本件特許１は特許無効審判により無効とされるべきものか）－争点３－３（本件特許１は特許法３６条６項１号に違反しているか），争点８（本件特許３は特許無効審判により無効とされるべきものか）－争点８－２（本件特許３は特許法３６条６項１号に違反しているか）について
事案に鑑み，本件特許１及び３が，それぞれ，特許法３６条６項１号に違反しているか（争点３－３，争点８－２）について，まず判断する。
⑴特許法３６条６項１号適合性
特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に適合するか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識し得る範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。
⑵本件特許１及び３の特許請求の範囲の記載
構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」については，次のように解するのが相当である。
ア構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」の意義前記第２の２⑷のとおり，ＣＨＯＰないしＣＨＯＰ療法は，シクロホスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチン及びプレドニソン又はプレドニゾロンを併用する化学療法であり，一般に，各薬剤の投薬期間及び休薬期間を組み合わせた所定の投薬スケジュールを繰り返すことによって実施されるものと認められるところ，次のとおり，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」は，ＣＨＯＰ療法を開始してから所定の投薬スケジュールを繰り返して全て終了するまでの期間のうち，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中を意味するものと解するのが相当である。一般に，「最中」に「物事のまっさかり。また，動作が進行中でまだ終わってないとき。」（乙３７）という字義があることからすると，「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」は，ＣＨＯＰ療法が進行中でまだ終わっていない段階，すなわち，ＣＨＯＰ療法を開始してから所定の投薬スケジュールを繰り返して全て終了するまでの期間を意味するものとも解し得る。
しかしながら，前記１⑶のとおり，構成要件１Ｂの「最中」という文言は，本件特許１の分割出願時に「同時」という文言であったところ，「同時」はＣＨＯＰ療法の各薬剤とリツキシマブを交互に投与する態様，すなわち，休薬期間中の投与を含むものであり，その態様は甲３８文献に記載されており，新規性及び進歩性を欠くなどとして拒絶理由を通知され，拒絶理由を回避するために補正によって導入された文言であり，出願人であるバイオジェンによる本件意見書において，「最中」とすることにより，本件発明１は甲３８文献で開示されているものとは異なる発明となることが示されている。


すなわち，前記１⑵アのとおり，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試験は，非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に対して，２１日間（３週間）の投薬スケジュールを６サイクル行うＣＨＯＰ療法を実施しながら，リツキサン３７５ｍｇ／㎡を合計６回投与したものであり，①ＣＨＯＰ療法の各サイクルは，いずれも，１日目にシクロホスファミド，ドキソルビシン及びビンクリスチンを投与し，１日目から５日目までプレドニソンを投与するというスケジュールであり，各サイクル開始後６日目から２１日目までは休薬期間であること，②リツキサンの６回の投与のうち３回目及び４回目の投与（注入３および４）は，それぞれ，ＣＨＯＰ療法の３回目及び５回目のサイクルが開始される２日前，すなわち，２回目及び４回目のサイクル開始後２０日目に行われたことが示され，上記の３回目及び４回目のリツキサンの投与は，いずれも，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中に行われたものであるといえるところ，甲３８文献に記載された発明は，前記１⑶のとおり，本件意見書において，「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中に投与される」に含まれないことが示されている。
そうであれば，本件特許１の出願過程において，Czuczmanらによる臨床試験における３回目及び４回目のリツキサンの投与のように，ＣＨＯＰ療法を開始してから所定の投薬スケジュールを繰り返して全て終了するまでの期間にリツキシマブを投与するものであっても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中に投与するものは，「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」から除外されたものと解するのが相当である。
したがって，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」は，ＣＨＯＰ療法を開始してから所定の投薬スケジュールを繰り返して全て終了するまでの期間のうち，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中を意味すると解するのが相当である。
イ被告らの主張について
被告らは，「最中」の一般的な字義及び本件明細書１の記載等によれば，構成要件１Ｂの「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」は，ＣＨＯＰによる化学療法が進行中でまだ終わっていない段階，すなわち，ＣＨＯＰによる化学療法のコースを開始してから６コース繰り返して全て終了するまでという意味に解するのが自然である旨主張しており，被告らが主張する「コース」はＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間及び休薬期間の組合せに係る所定の投薬スケジュールを意味するものと解される。しかしながら，前記のとおり，本件特許１の出願経過に照らせば，ＣＨＯＰ療法を開始してから所定の投薬スケジュールを繰り返して全て終了するまでの期間にリツキシマブを投与するものであっても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中に投与するものは，「（ＣＨＯＰ）による化学療法の最中」から除外されたものと解するのが相当であるから，被告らの主張は採用することができない。
⑶本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載
ア本件明細書１及び３の【００１５】，【００１７】本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載は，前記１⑴のとおりであり，発明を実施するための形態として，「本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ，すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。」（【００１５】），「また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer）化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２－ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ＩＤＡ（以後のＧ－ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ－Ｗｅｅｋｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。」（【００１７】）と記載されている。
しかしながら，上記において，抗ＣＤ２０抗体ないしキメラ抗ＣＤ２０抗体として示されるリツキシマブの投与時期について，【００１５】では，「他の治療法の前または後」と「同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）」が併記されるにとどまり，また，【００１７】では，「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにとどまっており，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされていないから，これらの記載をもって，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を認識することは困難であり，もとより，リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を認識することもできない。このことに加えて，前記のとおり，本件発明１及び３は，いずれも，リツキシマブを含む医薬組成物について，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期を特定した用途発明であるところ，【００１５】では，対象疾患及び併用される化学療法が特定されておらず，【００１７】でも，対象疾患が特定されておらず，併用される化学療法であるＣＨＯＰ療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっているから，その意味でも，これらが本件発明１及び３の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。


イ本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】，【００９２】(ｱ)また，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】及び【００９２】のＳＷＯＧによる臨床試験に係る部分において，本件発明１の対象疾患である「低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，次のとおり，これらは，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。ａすなわち，まず，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】には，「新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験」（【００６９】）について，「ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７５ｍｇ／㎥）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入１と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイクル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。」（【００７０】）と記載されており，参考文献２１として甲３８文献が参照されていること（【００７１】）などに照らすと，これらは，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試験を記載したものと認められる（なお，【００７０】の「第３および第４のＣＨＯＰサイクルの２日前」は「第３及び第５のＣＨＯＰサイクルの２日前」の誤記であると認められる。）。
そうすると，【００７０】の「リツクシマブ（登録商標）注入１と２」及び「注入５と６」は，ＣＨＯＰ療法全体の開始前及び終了後の投与であり，また，「注入３と４」も，Czuczmanらによる臨床試験の３回目及び４回目のリツキサンの投与と同様に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって，当業者は，いずれについても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識すると認められる。
したがって，【００６９】ないし【００７１】は，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。
ｂまた，本件明細書１の【００９２】には，「ＳＷＯＧにより行われた新に診断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第II相試験もまた，完了している。」として，ＳＷＯＧによる臨床試験について記載されているものの，同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「ＣＨＯＰの後」であるから，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。(ｲ)さらに，本件明細書１の【００９２】には，「マントル細胞リンパ腫が未治療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナファーバー研究所（DanaFarber    Institute）で行われている。２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１～３日目に投与される。この試験の発生項目は完了している。」として，ダナファーバー研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書１には，同臨床試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明１の対象疾患である「低グレード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そのように認めるに足る証拠もないから，上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明１の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ本件明細書３の【００９０】，【００９２】
(ｱ)また，本件明細書３の【００９０】において，本件発明３の対象疾患である「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，その内容は，「別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人，男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。」というものであり，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投与時期は記載されていない。
また，本件明細書３の発明の詳細な説明に，参考文献３５として記載されている乙９文献においても，前記１⑵イのとおり，Linkらによる臨床試験で，１サイクル２１日間（３週間）のＣＨＯＰ療法を繰り返し実施するに当たり，リツキシマブはＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与されたのに対し，シクロホスファミド，ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの３日目に投与され，プレドニソンは各サイクルの３日目から７日目まで投与されたことが認められる。したがって，【００９０】は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤をＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又は示唆するものとは認められない。
(ｲ)さらに，本件明細書３の【００９２】には，前記のとおり，ダナファーバー研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書３には，同臨床試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明３の対象疾患である「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そのように認めるに足る証拠もない。