被告法人が，平成２１年１０月１日付け回答書（乙７）において，ひかりアドバイザーグループと誤認混同のおそれがないことを指摘しながらも，業務を縮小中で，現に，雑誌広告，折り込み広告の掲載を順次終了ないし中止していたところであったため，「司法書士法人Ｂ１ひかり法務事務所」と変更する意向も提案したが，ひかりアドバイザーグループ側は，業種を異にするひかり税理士法人を既に東京に開設していることを理由に混同の可能性は高いと強弁し（同年１０月７日付け通知書），「ひかり」の文言の使用を早急に全面的に停止するよう求めたのである。
そのうえ，今日に至っても，以上の経過を無視したうえで，ひかり税理士法人はそのホームページにおいて，被告らから「喧嘩を売られた」などと述べて被告らを一方的に攻撃し，誤った情報を広く提供して被告らの名誉と信用を毀損し続けている。
「ひかり」の商標（本件商標）を自らの努力で形成したわけでもない原告らが，唯一他に先んじて商標登録をしたというだけで，傍若無人の振る舞いを続けているのであって，原告らの被告らに対する本件請求は，権利の濫用に当たり，許されない。
(2)原告らの主張
被告らの主張は争う。
６争点６（原告法人における損害の発生及びその額）について
(1)原告法人の主張
被告らによる原告法人の本件独占的通常使用権の侵害行為については，商標法３９条が準用する特許法１０３条の類推適用により，過失があったものと推定される。
したがって，被告らは，原告法人に対し，本件独占的通常使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償の義務を負う。
ア被告Ｂ１関係
(ア)逸失利益
ａ被告Ｂ１は，本件商標の商標公報が発行された後である平成１８年８月１日から平成２０年６月３０日までの間，次のとおり，合計１４億４７０４万２５７５円の司法書士業務に係る営業収入を得た。(ａ)平成１８年８月１日から同年１２月３１日までの分
２億１５４０万７７８０円
（ただし，平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの１年間の営業収入５億１６９７万８６７４円の５か月分（５／１２））(ｂ)平成１９年１月１日から同年１２月３１日までの分
８億２９５８万２３１４円
(ｃ)平成２０年１月１日から同年６月３０日までの分
４億０２０５万２４８１円
ｂ被告Ｂ１が前記ａの営業収入を得るために合理的に必要と認められる広告宣伝費は，せいぜい前記ａの営業収入額（１４億４７０４万２５７５円）の１０％程度であり（甲１９），限界利益額を算出するに際し，被告Ｂ１が支出した広告宣伝費全額を経費として控除することは不適切である。もとより過払金返還請求業務を行う法律事務所や司法書士事務所（法務事務所）の中には，多額の広告宣伝費を投入するところがあることは周知の事実であろうが，それは，ほんのごく一部の事務所であり，この種の業務を行う一般的な法律事務所や司法書士事務所の姿であるとはいえない。全国にこの種の業務を行う事務所は数多とあるが，その殆どがそのような多額の広告宣伝費を投入しているという事実はない。多額の広告宣伝費と売上額（営業収入額）の関連性（広告効果，因果関係）も不透明であり，事実，被告ら自身も，安易に長期契約をしたがゆえに，支払う意味のない広告宣伝費を支出し続けた旨を自認しており，その支出の過大さ・過剰さは明らかである。
そして，平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの１年間の営業収入（５億１６９７万８６７４円）に対する所得金額は１億８９４５万５９６５円であり，その利益率が３６．６４６８％であることに鑑みても，被告Ｂ１の前記ａの営業収入に対する限界利益率は５０％を下らないというべきである。
そうすると，被告Ｂ１の前記ａの営業収入により得た利益額（限界利益額）は，７億２３５２万１２８７円（１４億４７０４万２５７５円×０．５）を下らない。
そして，商標法３８条２項の類推適用により，被告Ｂ１が得た上記利益額が，原告法人の受けた損害額と推定される。原告法人は，上記損害額の内金として２０００万円を請求する。
(イ)弁護士費用
被告Ｂ１による本件独占的通常使用権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用に相当する原告法人の損害額は，２００万円を下らない。
イ被告法人関係
(ア)逸失利益
ａ被告法人は，平成２０年７月１日から平成２２年１２月３１日までの間，次のとおり，合計８億０８１５万８５３８円の司法書士業務に係る営業収入を得た。
(ａ)平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日までの分
４億２５０１万１５０６円
(ｂ)平成２１年７月１日から平成２２年６月３０日までの分
２億５５４３万１３５５円
(ｃ)平成２２年７月１日から同年１２月３１日までの分
１億２７７１万５６７７円
（ただし，平成２２年７月１日から平成２３年６月３０日までの１年間の営業収入２億５５４３万１３５５円の６か月分（６／１２））ｂ前記ア(ア)ｂで述べたのと同様の理由により，被告法人が前記ａの営業収入を得るために合理的に必要と認められる広告宣伝費は，せいぜい前記ａの営業収入額（８億０８１５万８５３８円）の１０％程度であるというべきであり，被告法人の前記ａの営業収入に対する限界利益率は５０％を下らないというべきである。
そうすると，被告法人の前記ａの営業収入により得た利益額（限界利益額）は，４億０４０７万９２６９円（８億０８１５万８５３８円×０．５）を下らない。
そして，商標法３８条２項の類推適用により，被告法人が得た上記利益額が，原告法人の受けた損害額と推定される。原告法人は，上記損害額の内金として２５００万円を請求する。
(イ)弁護士費用
被告法人による本件独占的通常使用権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用に相当する原告法人の損害額は，２５０万円を下らない。
ウ被告らの損害不発生の主張等に対し


(ア)被告らは，後記のとおり，本件商標に顧客吸引力がないことなどを理由に，被告らによる被告各標章の使用により原告法人において本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害が何ら発生していないか，あるいは，被告らが営業収入により得た利益に対する被告各標章の寄与度は限りなくゼロに近い旨主張する。
しかし，本件商標を構成する「ひかり」の文字標章は，そもそも親しみがあって単純で覚えやすく，その本来の意味から，スピーディーかつ一直線に目標に到達するシャープなイメージ，そして将来に夢と希望が感じられるような前向きで明るいイメージを抱く単語であり，さらにその外観（平仮名表記）においては画数が少ない上に角がなく，全体に丸みを帯びたマイルドで温かな印象を想起させるものとなっている。多重債務を抱える者はもとより，司法書士事務所へ専門相談に行くことを志向する者は，多かれ少なかれ不安を抱いているものであるから，このような親しみのあるネーミングに惹かれて，あるいは被告各標章を付した広告宣伝が記憶や印象に残って，数ある事務所の中から被告らの事務所を選択した者も多いものと思料される。
また，被告Ｂ１は，平成１７年に自らの事務所名を「ひかり法務司法書士事務所」に変更し，「ひかり法務」なる標章を使用し始めたものであるが，それも，結局のところ「Ｂ１司法書士事務所」などというような小規模・個人事務所を想像させがちな個人名をその要部とする事務所名（役務商標）よりも，「ひかり」という抽象名詞が持つ上記の洗練されたイメージ，あるいは事務所規模が大きく感じられることによってもたらされる顧客が抱く安心感といったものが，広く顧客吸引するのに好適であると判断し，事業展開上，得策であると考えたからに他ならない。
実際にも，被告らの広告宣伝活動により，それなりの顧客吸引の成果があがっているというのであるから，かかる成果も，「ひかり」を要部とする被告各標章の使用と相まって得られたものというべきである。
(イ)次に，本件商標は，原告法人における司法書士業務を始め，原告法人を構成事務所とする「ひかりアドバイザーグループ」における各種専門相談事業においても，実際に広く使用されている標章であるから，これに顧客吸引力がないなどとはいえない。
ひかりアドバイザーグループは，京都市にその中心的事務所が存在するが，滋賀県や群馬県や東京都にも事務所を有し，その活動エリアは関東にも及んでいる。ひかりアドバイザーグループの各構成事務所（士業法人）は，その顧客を相談内容に応じて適切にアドバイスや対応ができる他の構成事務所を紹介するシステムをとり，相互に緊密な連携が図られており，原告法人においても，関東方面に所在する他の構成事務所の付近に所在する顧客層からも個別相談等がされている。
他方，被告らは，全国のどこからでも閲覧可能なホームページ（甲６）の見やすい箇所に，「地方出張致します。」，「地方出張ＯＫ」などと，業務エリアが全国に及んでいることを執拗に記載・掲載して顧客吸引しているのであるから，原告法人と被告らとの活動地域は完全に重複している。このことは，被告らが近畿地域のクライアントが１００名弱に上っていると主張していることからも明らかである。
もっとも，被告らの業務実態において，遠隔地に所在する相談者に対しては，地方への出張ＯＫなどというホームページ上の顧客吸引文言とは裏腹に，自ら事件処理することなく，各地の法テラスへ相談に行くように仕向けることにより，結果的に，原告法人その他の事務所の相談者を奪取している。かかる顧客奪取によって原告法人が損害を被っていることは明らかである。
また，被告らは，自らの業務について，過払金返還請求業務に特化していると主張しているが（もっとも，甲８の新聞広告には，被告らの取り扱う業務として「その他の手続き／不動産登記・任意整理・自己破産・所有権保存登記・裁判手続き」と明記されているものであるから，このような被告らの主張は，措信できない。），原告法人においても，甲２０のとおり，インターネットのホームページを用いて全国に向けて広告を行い，かつ，登記業務等のほかにも，「多重債務等の借金問題」も取り扱っていると宣伝しているのであるから，業務内容においても，被告らと原告法人とは完全に重複している。
(ウ)この点に関し，被告らは，後記のとおり，司法書士業務は，司法書士と依頼者とが個別面談をして依頼関係に入るのであって，被告各標章に誘引されて依頼に至るものではなく，また，依頼関係の形成において地域的制約もある旨指摘する。
しかし，最初に広告を見て，あるいは知人の紹介等で司法書士事務所を訪れる一般通常人（個人依頼者の多く，とりわけ過払金返還請求事案の依頼者）は，司法書士が通常の専門能力を有し，普通に対応できる者であれば，司法書士費用等に異存がなければ，その資格を信頼して委任するものであるから，最初にその事務所に相談者が足を運ぶかどうかが最も大切なことといえる。過払金返還請求業務は，貸付額と借り手側の弁済額とから所定の計算式によって算出されるものを，訴訟等の法的措置等を講ぜずに貸し手に対して返還請求するだけの作業であるのが通例であって，代理人の専門的能力により事件の解決手法や解決結果に差異が生じ得るようなものではないことは，周知の事実である。また，被告らは，依頼関係の形成において地域的制約もある旨述べるが，実際に被告らは全国の顧客を獲得することができており，また，乙５７の過払金返還請求事件に関する裁判管轄の解説記事に示すように，現実は，被告らのいうような「地域的制約」などはなく，逆に一部の事務所により広範に「過払い釣り」がされ，過払金返還請求業務がされている。
かかる業務実態であるからこそ，被告らは多額の広告宣伝費を投じ，あるいは，全国に向けて顧客吸引しているものと思料される。したがって，被告らの上記主張は，取引の実情を無視したものであり，広告宣伝活動を強調する自らの主張とも矛盾するものであって，失当である。
また，仮に被告らが述べるような活動の中心地の違いなどを殊更に過大に評価すると，役務商標権に全国的効力（禁止権）を認めた商標法の基本的構造や，相応の手間と費用とを投下して商標権を取得する実務的意義が問われなければならないこととなり，役務商標制度の信頼を損ねる結果を招来せしめることともなる。
(エ)以上によれば，被告らの損害不発生の主張は理由がなく，また，被告らが営業収入により得た利益は，「ひかり」を要部とする被告各標章を使用することによってもたらされた部分が大であり，その寄与率は相当高いものと評価されるべきである。
エまとめ


以上によれば，原告法人は，本件独占的通常使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償として，被告Ｂ１に対し，２２００万円（前記ア(ア)及び(イ)の合計額）及びこれに対する不法行為の後である平成２０年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，被告法人に対し，２７５０万円（前記イ(ア)及び(イ)の合計額）及びこれに対する不法行為の後である平成２３年１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告らの主張
ア損害の不発生
(ア)原告法人の主張する「ひかりアドバイザーグループ」を構成する主たる法人の所在地はいずれも京都市内にあり（乙５９ないし６２），「ひかりアドバイザーグループ」とその構成組織の事業活動の範囲は，原告法人も含め，京都市ないし京都府を中心としたものであることは明らかであり，その範囲が，被告らが事業活動の範囲としてきた関東圏の都県に及ぶとは考えられない。
一方，被告の依頼者のほとんどは，関東甲信越在住の者であり，前記１(2)ア(ウ)のとおり，被告らの依頼者のうちで，原告法人の事務所所在地である京都府に在住する人は，平成１９年９月から平成２１年８月までの約３０００件の依頼事件のうちには１人もなく，平成２１年８月から平成２２年１２月までの約８６０件の依頼事件でみても９名にとどまる。つまり，京都府の依頼者は全体のわずか０．２％に止まるのである。さらに原告法人の事業活動のエリアを最大限拡げ，近畿地方と仮定してみても，上記期間を通じた近畿地方の依頼者は９２件で全体の２．３％でしかない。
また，被告らは，大量かつ集中した広告宣伝により，依頼者を得てきたのであるが，その広告宣伝の方法の軸は，東京近辺の電車・バス等の交通機関の車内広告と東京，神奈川，埼玉等の地域の新聞の折り込み広告であって，その域外に及ぶ広告宣伝の方法は，ごく一部の週刊誌など極めて限定されたものに止まる。このため，被告らの依頼者は必然的に，関東地域やせいぜいこれに隣接する甲信越地方に限られることになっている。
被告法人の時代となった後に，インターネットによる広告宣伝が比重を増し，車内広告や折り込み広告に依存していた時期に比べると，関東甲信越地方以外の依頼者も僅かながら増加したが，依頼関係の形成にあたって地域的な制約は大きく，近畿地方の依頼者は上記の程度である。このように，事業活動の地域的範囲は，原告らと被告らとの間で，ほとんど重なり合うことがない。
(イ)被告らの事業は，前記１(2)ア(ウ)のとおり，債務整理や過払金返還請求に特化している。交通機関の車内広告，新聞の折り込み広告，週刊誌等の広告宣伝が表現している事業内容も，債務整理や過払金返還請求であり，まさに，その需要のある者に対して働きかけをし，顧客を誘引してきた。
被告法人の時代となり，インターネットによる広告宣伝が比重を増し，関東地方以外の依頼者も僅かながら増加したが，そのインターネットの広告宣伝の内容が債務整理や過払金返還請求に限られていることに変わりはなく（甲６，７），その業務内容を重視して，被告らへの相談依頼に至るのである。さらにその後は，ネット上で「無料で『過払い計算機』を利用できる」ことで依頼者層の注意を引くといった勧誘方法が中心となっており（乙６３），そこでは司法書士事務所の名称や標章に引かれて依頼関係に入ることなどおよそ考えることができない。しかも，前記１(2)ア(ウ)のとおり，司法書士の場合，その業務の性格上，司法書士と依頼者の個別の面談をし，依頼相手である司法書士の業務内容はもとよりその人柄等も見極めて依頼関係に入るのである。以上の依頼に至る過程を見ても，被告らの依頼者は，債務整理や過払金返還請求の必要があるがゆえに被告らにアクセスし，その人柄等も吟味のうえ依頼するに至ったもので，「ひかり」という標章に誘引されて依頼に至ったものではない。
一方，原告法人の事業内容を見ても，被告らの事業内容とは全く重なるところがない。
原告法人の平成１８年２月の「ひかりアドバイザーグループ」への参加に際しての挨拶状には，「グループ傘下の税理士法人や社会保険労務士法人そしてコンサルティングファームとの連携を強化」することがうたわれ（甲１６の２），こうした動きを報道する同年３月の京都新聞の記事によると，「ひかりアドバイザーグループ」は，「企業経営などアドバイス」あるいは「企業経営や個人の資産運用など課題解決の『ワンストップサービス』を目指す」と紹介されている（甲１７）。さらに，同年４月には「ひかりアドバイザーグループ」を結成したとし，発足記念講演会を開催しているが，その案内状では，グループ化の目的は「従来の税務会計周辺業務のみならず，経営指導業務や登記業務に至る幅広い分野において」「良きアドバイザーとなること」であるとされ，発足記念講演会の演題も「わたしの経営論」（甲１６の１）とされている。これらから明らかなように，「ひかりアドバイザーグループ」やこれを構成する法人，個人がその依頼者として想定しているのは，企業経営者や資産を所有しその運用に関心をもつ個人であり，債務整理を必要とする多重債務者やその多重債務者から派生した過払金返還請求権者などではない。
したがって，事業内容だけではなく，顧客・依頼者の層が，原告法人と被告らとでは全く異なっている。
(ウ)以上によれば，被告らと原告法人とでは，事業活動の範囲及び事業内容の点で大きく隔たっており，これを依頼者の立場から見れば，依頼者の地域性や需要の内容の点でそもそも大きな相違があることが明らかである。
債務整理や過払金返還請求のために司法書士を必要としていた多重債務者が，関東甲信越地方に住んでいながら，あえて原告法人に依頼をすることはもともと考え難いし，仮に京都府やその近県に住んでいたとしても，その多重債務者が，被告らが被告各標章を使用していたがために，被告らを原告法人と混同しこれに誘引されて被告らへの依頼に至ったということも考え難い。
要するに，被告らによる被告各標章の使用により原告らが損害を受けるということはおよそ観念しがたいところであり，その間に相当因果関係を欠いている。
したがって，被告らによる被告各標章の使用により原告法人において本件独占的通常使用権につき得べかりし利益の喪失による損害は何ら発生していない。
イ被告らが受けた利益
仮に百歩譲って，被告らによる被告各標章の使用により原告法人において損害の発生が認められる可能性があるとしても，商標法３８条２項所定の被告らが受けた利益の算出に当たっては，少なくとも，広告宣伝費が除外されるべきである。


この点に関し，原告らは，被告らが営業収入を得るために合理的に必要と認められる広告宣伝費は，せいぜい営業収入額の１０％程度であり（甲１９），限界利益額を算出するに際し，被告Ｂ１が支出した広告宣伝費全額を経費として控除することは不適切である旨主張する。しかし，被告らが業として行っている司法書士の業務は，甲１９に記載されているような物の製造販売や，小売り，通信事業を行う企業とはその収支構造を著しく異にするものである。物の製造販売や，小売り，通信事業を行う者であれば，物を製造する際の多額の製造コスト（材料費，燃料費等）や流通コスト（仕入原価，販売手数料等）が発生し，全体の収益に対して変動費の占める割合は一定の割合を占めるものである。それに対して，被告らが行ってきた業務に関しては，そもそも物の製造販売という概念が存在せず，物の製造に係る材料費，工場等の設備費等の多額の変動費を観念することができない特殊な業種である。被告らの投じた広告宣伝費と売上げの関係については，巨額の広告宣伝費を投じたことにより，先の売上げをなし得たものであり，たとえて言えば，広告宣伝費がいわゆるメーカーにおける製造原価（あるいは仕入原価）に該当すると言っても過言ではなく，広告宣伝費の多寡が売上高の増減に直結しているといえる。
本件においても，被告らが多大な広告宣伝費を投じたことにより先の売上げを挙げることができたことは明白であることから，本件においても被告らの利益を算定するに当たり広告宣伝費全額が控除されるべきである。そして，被告らの売上げ（営業収入）から広告宣伝費を控除した場合の利益額は，別紙被告ら主張の利益額のとおりである。
ウ寄与率
本件独占的通常使用権の侵害行為により被告らが受けた利益の額を認定するに当たっては，被告らが受けた利益に対する本件商標の寄与率を考慮すべきであり，その寄与率は限りなくゼロに近い。
すなわち，商標権は，特許権，実用新案権，意匠権などの他の工業所有権とは異なり，何らかの創作的価値を製品自体に付与するものではなく，商標に化体された営業上の信用を意味するもので，商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく，商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結びつくことによって初めて一定の価値が生ずる性質を有する。したがって，一般に，商標権侵害においては，侵害者の利益が当該登録商標の顧客吸引力のみによって達成されていることはむしろまれであり，侵害者の商品自体の内容や侵害者の営業努力等の事情が相まって利益をあげているというのが通常である。
しかるところ，本件商標の「ひかり」は，それ自体に独創性や特異性に乏しく，むしろ被告Ｂ１が原告Ａ１の出願に先行して使用し，営業上の信用を形成してきたほどである。そして，前記イのとおり被告らが顧客を吸引し，売上げを上げることが出来た理由は，その役務自体の内容（債務整理，過払金返還）や莫大な広告宣伝費の投入といった被告らの営業努力の結果である。しかも，本件は専門性の高い役務の提供に関するものであり，自ずと依頼関係の形成において地域的制約もあることに鑑みれば，被告らが被告各標章を使用したがために利益を上げることができ，その結果原告法人が損害を被ったなどということはほとんど想定することができない。さらに言えば，商品についての寄与率が検討される場合に代替品の有無が問題とされるのと同様に，本件のような役務の提供の場合にも類似標章を使用し競合関係に立つ他の者の存在も斟酌されるべきであるところ，「ひかり」を冠するあるいは名称の一部に含む法律事務所は多数存在し（特に，乙５７の３５頁の表の「ひかり法律事務所」の広告出稿金額は，被告法人をさらに上回る。），原告法人が被る損害はこれらの法律事務所等の侵害行為の結果とも解することができるのであるから，その分も差し引いて考える必要もある。
したがって，仮に被告各標章の使用による寄与があったとしても，限りなくゼロに近いというべきである。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件商標権及び本件独占的通常使用権の侵害の成否）について原告らは，被告らが平成２０年７月１日以降被告標章１ないし４を本件役務について使用していること及び被告Ｂ１が平成１８年８月１日から平成２０年６月３０日までの間被告標章４及び５を本件役務について使用していたことをもって，本件商標権又は本件独占的通常使用権（以下，これらを併せて「本件商標権等」という場合がある。）の侵害である旨を主張する。このうち，被告法人が平成２０年７月１日以降被告標章１ないし４を本件役務について使用している事実及び被告Ｂ１が平成１７年９月２７日から平成２０年６月３０日までの間被告標章４を本件役務について使用していた事実が認められることは，前記争いのない事実等(3)のとおりであるが，他方で，被告Ｂ１が被告標章５を本件役務について使用していたとの事実は，これを認めるに足りる証拠がない。
そこで，以下では，被告標章１ないし４に限って，被告らによる本件役務についての使用が本件商標権等の侵害となるか否かにつき検討することとする。(1)争点１－１（本件商標と被告標章１ないし４との類似性）について
ア被告標章１ないし４の要部
原告らは，被告標章１ないし４における要部は，いずれも別紙被告標章目録１ないし４の各構成中の「ひかり」の文字部分であるとした上で，当該要部と本件商標とを対比し，本件商標と被告標章１ないし４が類似する旨主張するのに対し，被告らは，「ひかり」の文字部分が被告標章１ないし４の要部であることを否定し，被告標章１ないし４の構成部分全体と本件商標とを対比すれば，両者は類似しない旨主張する。ところで，商標法３７条１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，称呼，観念等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ，その商標を使用した商品又は役務につき出所を誤認混同するおそれがあるか否かによって全体として類似するかどうかを考察すべきものであり，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，その構成部分全体を対比して類否を判断するのを原則とすべきものであるが，取引の実際においては，各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない商標は，必ずしも常にその構成部分全体によって称呼，観念されるとは限らず，その構成部分の一部だけによって称呼，観念され，一個の商標から二個以上の称呼，観念が生ずることがあることに照らすならば，結合商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の構成部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，当該構成部分の一部を要部として取り出し，これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解するのが相当である。


そこで，以下では，上記の観点から，被告標章１ないし４のうち「ひかり」の文字部分のみを要部として取り出して本件商標との対比を行うことにより商標そのものの類否を判断することの適否について検討する。(ア)被告標章１ないし４の各構成は，次のとおりである。ａ被告標章１は，別紙被告標章目録１のとおり，「ひかり」の平仮名と「法務事務所」の漢字が，いずれも赤色で同じ大きさの明朝体様の文字により，横一列に等間隔で連続して表記されている。ｂ被告標章２は，別紙被告標章目録２のとおり，「ひかり」の平仮名と「法務」の漢字が，いずれもオレンジ色の縁取りと白抜きからなる同じ大きさのゴチック体様の文字により，横一列に等間隔で連続して表記されている。
ｃ被告標章３は，別紙被告標章目録３のとおり，「ひかり」の平仮名と「法務」の漢字が，いずれも黒色で同じ大きさのゴチック体様の文字により，横一列に等間隔で連続して表記されている。ｄ被告標章４は，別紙被告標章目録４及び乙１０ないし１７（枝番を含む。）のとおり，「ひかり」の平仮名と「法務司法書士事務所」の漢字が，黒色で同じ大きさの明朝体様の文字（別紙被告標章目録４），青色の縁取りと白抜きからなる同じ大きさのゴチック体様の文字（乙１０，１２，１６，１７），緑色で同じ大きさのゴチック体様の文字に陰影をつけたもの（乙１１の１，１４の１，１５の１）又は白色で同じ大きさの明朝体様の文字に陰影をつけたもの（乙１３）により，いずれも横一列に等間隔で連続して表記されている。
ｅ以上のとおり，被告標章１ないし４は，いずれも「ひかり」の平仮名部分と「法務事務所」，「法務」又は「法務司法書士事務所」の漢字部分とが組み合わされて構成されているところ，これらの平仮名部分と漢字部分とは，それぞれ同一の色，大きさ及び書体の文字によって等間隔で連続して表記されてはいるものの，平仮名と漢字の相違から外観上容易に区別される上，観念的にも後記のとおり平仮名部分と漢字部分のそれぞれが別個の意味を有し，かつ，両者の観念の間に特段の結びつきがあるものでもないことからすると，これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない。
(イ)被告標章２及び３の「法務」の漢字部分は，「司法または広く法律関係の事務」（広辞苑第六版）を意味する一般的な用語であり，司法書士業務は法務に属する事務を取り扱う業務であるといえるから，被告標章２及び３が本件役務を含む司法書士業務の提供に関して使用された場合，これらの標章に接した需要者は，「法務」の漢字部分について，提供される役務の質（内容）を示す表記として認識するのが通常といえる。
また，被告標章１の「法務事務所」の漢字部分は，上記の意味を有する「法務」に，「事務を取り扱う所」（広辞苑第六版）を意味する一般的な用語である「事務所」を組み合わせたものであるから，被告標章１が本件役務を含む司法書士業務の提供に関して使用された場合，この標章に接した需要者は，「法務事務所」の漢字部分について，提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を示す表記として認識するのが通常といえる。
さらに，被告標章４の「法務司法書士事務所」の漢字部分は，司法書士業を営む事務所であることを示す表記であることが明らかであるから，被告標章４が本件役務を含む司法書士業務の提供に関して使用された場合，この標章に接した需要者は，「法務司法書士事務所」の漢字部分について，提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を示す表記として認識するのが通常といえる。
このように，被告標章１ないし４の各漢字部分は，いずれも需用者によって，提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を表す表記部分として認識されるものにすぎないから，当該役務の出所を識別する標識としての機能を有する部分とはいえない。
(ウ)他方，被告標章１ないし４の「ひかり」の平仮名部分は，「光ること」や「光るもの」（広辞苑第六版）などを意味する一般的な用語ではあるものの，本件役務を含む司法書士業務との関係で特段の結びつきがある用語であるものとはいえず，これが当該業務の提供に関して使用された場合，役務の出所を識別する標識としての機能を発揮し得る部分ということができる。
(エ)以上のとおり，被告標章１ないし４は，それぞれ「ひかり」の平仮名部分と「法務事務所」，「法務」又は「法務司法書士事務所」の各漢字部分からなる結合商標であるところ，これらの各構成部分のうち，「法務事務所」等の漢字部分は，専ら提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を表す表記部分として認識されるものであって，当該役務の出所を識別する標識としての機能は認められず，他方，「ひかり」の平仮名部分には，当該役務の出所を識別する標識としての機能が認められることからすると，被告標章１ないし４においては，「ひかり」の平仮名部分が，需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部に当たるものというべきであるから，当該平仮名部分のみを取り出し，これと本件商標とを比較することによって，商標の類否を判断することは許されることというべきである。
(オ)これに対し，被告らは，①「ひかり」という文言それ自体は，普通名詞であり，古くから多くの商品や役務を指し示す言葉として使用されてきたものである上，「訴訟事件その他に関する法律事務」の役務に関して「ひかり法律事務所」，「ひかり司法書士事務所」等の「ひかり」の名称を使用した事務所名が日本全国に数多く存在すること（乙４の１ないし７，３０の１ないし９）からすれば，現在では慣用名称になりつつあり，「訴訟事件その他に関する法律事務」の分野における識別力が極めて薄弱であること，②「法務」は，司法書士業務一般の役務の内容を示すものではなく，司法書士業務のうち，簡裁訴訟代理等関係業務及び債務整理という特定の役務の内容を識別する機能を有していることによれば，被告標章１ないし４において「ひかり」の文字部分のみが要部であるとはいえない旨を主張する。
しかしながら，上記①の点については，「ひかり」という文言が普通名詞であり，古くから本件役務を含む司法書士業務以外の多くの商品や役務において使用されてきた事実があるとしても，そのことが直ちに，「ひかり」の文言が本件役務を含む司法書士業務に関して使用された場合にも当該文言部分に識別力がないとの結論に結びつくものとはいえない。また，被告らが提出する乙４の１ないし７，３０の１ないし９によれば，「ひかり」の名称を事務所名に使用した司法書士事務所及び弁護士事務所が全国に合計１４存在することが認められるが，この事実から直ちに「ひかり」の名称が「訴訟事件その他に関する法律事務」の役務に関する慣用名称となりつつあるものと認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠はない。


次に，上記②の点については，「法務」や「法務事務所」の名称を事務所名に使用している司法書士の多くが法務大臣の認定を受けて簡裁訴訟代理等関係業務及び債務整理を行う司法書士であるとの事実が前提とされるところ，そのような事実を認めるに足りる証拠はない。また，仮にそのような事実が存在し，被告らが主張するように「法務」や「法務事務所」の名称が司法書士業務のうち，簡裁訴訟代理等関係業務及び債務整理という特定の役務を示すものであるといえるとしても，結局のところ，「法務」や「法務事務所」の名称は，提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を表す表記部分として認識されるものにすぎず，当該役務の出所を識別する標識としての機能を有していることの根拠になるものではないというべきである。
以上のとおり，被告らの上記主張は，いずれも失当であって，採用することができない。
イ本件商標と被告標章１ないし４との対比
本件商標は，別紙原告商標目録のとおり，「ひかり」の平仮名が，黒色で同じ大きさのゴチック体様の文字により，横一列に表記されているものであり，そこからは，「ひかり」の称呼，「光ること」，「光るもの」等の観念が生じる。
しかるところ，被告標章１ないし４の要部と認められる「ひかり」の各平仮名部分は，称呼及び観念において本件商標と一致しており，また，外観においても，文字の色や書体等に相違が見られるものの，本件商標と類似しているものといえるから，本件商標と被告標章１ないし４とは，全体として類似しているものと認められる。
ウ取引の実情に関する被告らの主張について
被告らは，①被告らの業務内容は債務整理業務に限られ，その活動地域は関東及び甲信越地方に集中しているのに対し，本件商標を使用する原告法人の業務内容は，債務整理ではない登記を中心とする一般の司法書士としての業務であり，その活動地域は京都を中心とするものであって，両者の業務内容及び活動地域に明瞭な相違があること，②司法書士の業務においては，役務の提供に至るまでに，ほとんどの場合，需要者は司法書士と面談し，司法書士がどのような人物で，どのような役務をどのように提供してくれるのかに十分な注意を払い，司法書士が信頼に足る人物であることを確認したうえで依頼関係に入り，役務の提供を受けるものであることといった事情を指摘し，このような取引の実情を考慮すれば，本件商標と被告標章１ないし４において，本件役務についての出所の誤認混同の余地は皆無である旨を主張する。
しかしながら，まず，上記①の点は，被告らと原告法人とが業務内容及び活動地域に相違があることから，両者の需要者に競合がなく，誤認混同も生じない旨を指摘するものであるところ，本件商標と被告標章１ないし４との類否判断において問題となるのは，本件商標と被告標章１ないし４とが同一又は類似の役務に使用された場合に出所の誤認混同を生じさせるおそれがある程度に類似性があるものといえるか否かということであるから，本件商標を使用している原告法人の業務と被告標章１ないし４を使用している被告らの業務との実際の競合関係の有無を論じたところで，商標の類比判断において意味があることとはいえず，被告らが上記①で指摘する点は，本件商標と被告標章１ないし４との類否判断に当たって影響を及ぼす事情とはいえない。
次に，上記②の点は，要するに，司法書士の業務においては，需要者が司法書士に役務の提供を依頼するに至るのは個別の面談に基づく信頼関係によるものであることに鑑みれば，使用される商標に出所識別標識としての機能が乏しい旨を指摘するものと解される。
しかしながら，一般に，司法書士業務，とりわけ本件役務の需要者の中には，まずは広告などの情報を基に特定の司法書士又は司法書士事務所を選択した後，個別の面談などを経てそのまま役務の提供を依頼するに至る者が相当数いるものと考えられるところ，このような需要者は，広告などに示された特定の司法書士又は司法書士事務所を示す標章によってその同一性を識別するはずであるから，司法書士の業務において，使用される商標に出所識別標識としての機能が乏しいなどと直ちに断定することはできない。被告らが上記②で指摘する点は，本件商標と被告標章１ないし４とが同じく司法書士の業務に使用された場合に出所の誤認混同を生じさせるおそれがないことの根拠となるものではない。
以上のとおり，被告らの上記主張は，いずれも失当であって，採用することができない。他に前記イの結論を覆すに足りる事情は認められない。(2)争点１－２（本件商標権の侵害の有無）について
ア被告法人による本件商標権の侵害の有無
(ア)前記争いのない事実等(3)イのとおり，被告法人は，平成２０年７月１日以降，被告標章１ないし４を本件役務についての広告に付し，本件役務についての広告を内容とする情報に被告標章１ないし４を付して電磁的方法により提供するとともに，本件役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する名刺，パンフレット，事務所封筒，事務用紙等に被告標章１ないし３を付すなどしている。
しかるところ，前記(1)のとおり，被告標章１ないし４は，本件商標に類似するものであり，また，本件役務は，本件商標の指定役務のうちの「訴訟事件その他に関する法律事務」に該当する。
したがって，被告法人による上記行為は，商標法２条３項３号，８号に当たり，同法３７条１号により本件商標権を侵害するものとみなされる。
(イ)また，被告法人は，今後も司法書士法人としての活動を続けるものである以上，本件役務以外の司法書士業務として，自己破産申立書等の破産手続書類の作成その他に関する法律事務や登記又は供託に関する手続の代理の役務においても，被告標章１ないし４を上記(ア)と同様に使用するおそれがあるものと認められるところ，上記役務も本件商標の指定役務である「訴訟事件その他に関する法律事務」又は「登記又は供託に関する手続の代理」に該当するものであるから，被告法人の上記役務における被告標章１ないし４の使用行為についても，上記(ア)と同様に本件商標権を侵害するものとみなされることとなる。
イ被告Ｂ１による本件商標権の侵害の有無
(ア)被告法人は，被告Ｂ１が，個人で開業していた司法書士事務所を法人化する形で設立したものであり，その設立以来，被告Ｂ１が代表社員の地位にあること，被告法人が本件役務についての広告で被告標章１ないし４を使用するに当たっての被告Ｂ１の関与状況をみても，自らの顔写真を広告中に掲載する（甲６，８）など，被告Ｂ１が主導的に関与していることがうかがわれることなどからすれば，被告法人による被告標章１ないし４の上記使用行為は，被告Ｂ１個人による使用行為としても評価できるものというべきである。


したがって，被告Ｂ１についても，被告法人と同様に，本件商標権を侵害するものとみなされる行為を行っているものということができる。(イ)また，被告Ｂ１についても，被告法人の場合と同様に，前記ア(イ)の役務においても，本件商標権を侵害するものとみなされる行為を行うおそれがあるものと認められる。
(3)争点１－３（本件独占的通常使用権の侵害の有無）について
ア原告法人の本件独占的通常使用権の有無
甲１０及び弁論の全趣旨によれば，原告Ａ１と原告法人は，平成１８年７月７日，原告Ａ１が原告法人に対し，本件商標権について，対象役務を「登記又は供託に関する手続の代理，訴訟事件その他に関する法律事務」，対象地域を「日本国全域」，期間を「本契約有効期間中」（本件商標権の存続期間中）として，無償により通常使用権を独占的に許諾する旨の契約（以下「本件独占的通常使用権許諾契約」という。）を締結したことが認められ，これに反する証拠はない。
したがって，原告法人は，平成１８年７月７日以降，本件商標権についての独占的通常使用権（本件独占的通常使用権）を有している。イ被告Ｂ１による本件独占的通常使用権の侵害の有無前記争いのない事実等(3)アのとおり，被告Ｂ１は，平成１８年７月７日から平成２０年６月３０日までの間，被告標章４を本件役務に関する広告に付すなどして使用した。
しかるところ，前記(1)のとおり，被告標章４は，本件商標に類似するものであり，また，本件役務は，本件商標の指定役務であるとともに，本件独占的通常使用権許諾契約における許諾対象役務である「訴訟事件その他に関する法律事務」に該当する。
したがって，被告Ｂ１による上記行為は，商標法２条３項８号に当たり，同法３７条１号の類推適用により本件独占的通常使用権を侵害するものとみなされる。
ウ被告法人による本件独占的通常使用権の侵害の有無前記争いのない事実等(3)イのとおり，被告法人は，平成２０年７月１日以降，被告標章１ないし４を本件役務に関する広告に付し，本件役務に関する広告を内容とする情報に被告標章１ないし４を付して電磁的方法により提供するとともに，本件役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する名刺，パンフレット，事務所封筒，事務用紙等に被告標章１ないし３を付すなどしている。
しかるところ，前記(1)のとおり，被告標章１ないし４は，本件商標に類似するものであり，また，本件役務は，本件商標の指定役務であるとともに，本件独占的通常使用権許諾契約における許諾対象役務である「訴訟事件その他に関する法律事務」に該当する。
したがって，被告法人による上記行為は，商標法２条３項３号，８号に当たり，同法３７条１号の類推適用により本件独占的通常使用権を侵害するものとみなされる。
２争点２（商標法２６条１項１号該当性）について被告らは，被告らによる被告標章４の使用につき，商標法２６条１項１号の「自己の名称」を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるから，本件商標権の効力は及ばない旨を主張するので，以下検討する。(1)被告Ｂ１による平成１８年７月７日から平成２０年６月３０日までの被
告標章４の使用について
ア前記争いのない事実等(1)イと証拠（乙１，１０ないし１８，２１，３１ないし３４（枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば，①被告Ｂ１は，昭和５６年に司法書士の資格を取得して東京司法書士会に入会し，以後，個人で司法書士事務所を開設し，司法書士業務に従事していたこと，②被告Ｂ１は，平成１７年９月１日に法務大臣による簡裁訴訟代理等関係業務に係る認定を受けた後，同月１５日付けで，日本司法書士会連合会に対し，自己が経営する司法書士事務所の名称を「ひかり法務司法書士事務所」とする旨の「事務所名称の使用に関する届出書」（乙３１）を提出したこと，③これを受けて同連合会は，同年１０月１２日，「ひかり法務司法書士事務所」の名称を司法書士名簿に記載した旨の「事務所名称の記載受理通知書」（乙１８）を被告Ｂ１に交付したこと，④被告Ｂ１は，同年９月２７日，東京都内に「ひかり法務司法書士事務所」の名称で司法書士事務所を開設してその業務を開始し，以後，平成２０年７月１日に被告法人が設立されるまで，「ひかり法務司法書士事務所」の名称を本件役務についての電車広告や雑誌広告等に付すなどして使用してきたこと，⑤平成２０年７月，被告法人の設立に伴い，被告Ｂ１に係る上記③の「ひかり法務司法書士事務所」の名称の司法書士名簿の記載が削除されたことが認められる。
以上の事実によれば，平成１７年９月２７日から平成２０年６月３０日までの間において，被告Ｂ１は，個人で司法書士事務所を経営し，当該事務所の名称として，「ひかり法務司法書士事務所」の名称をその業務において継続的に使用していたものであるから，上記期間における「ひかり法務司法書士事務所」の名称は，個人事業主たる被告Ｂ１にとって，営業関係において自己を表すために用いる名称といえるものであって，商標法２６条１項１号にいう「自己の名称」に該当するものということができる。イ次に，被告Ｂ１による「ひかり法務司法書士事務所」の名称の広告における使用態様をみると，広告の最下段の箇所に，本文部分の文字とは異なる白抜きの大きな文字で表記されていたり（乙１０，１２，１６，１７の雑誌広告），文字を立体的に見せるために陰影をつけて表記されている（乙１１，１３ないし１５（枝番を含む。）の電車広告等）など，明らかに需要者の注意を惹くような態様で表記されているものといえる。もっとも，上記各広告は，いずれも平成１７年９月から１１月までの時期に電車内や雑誌等に掲載されたものであるが，その後も平成２０年６月３０日まで，被告Ｂ１は継続的に同様の電車内や雑誌等における広告を行っており（乙３２ないし３４（枝番を含む。）），これらの広告の中での「ひかり法務司法書士事務所」の名称の使用態様は，乙１０ないし１７（枝番を含む。）の広告の場合と大きく異ならないものであることが推認される。そして，このような被告Ｂ１の「ひかり法務司法書士事務所」の名称の使用は，殊更にその部分に需要者らの注意を惹きつけることにより，広告に係る役務の出所を表示させる機能を発揮させる態様での使用というべきであって，自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるものとはいえない。


してみると，被告Ｂ１による平成１８年７月７日から平成２０年６月３０日までの被告標章４の使用は，商標法２６条１項１号に該当しないから，上記使用について本件商標権の効力が及ばないものということはできない。
(2)被告法人による平成２０年７月１日以降の被告標章４の使用について商標法２６条１項１号は，商標権の効力が及ばない商標を定めるに当たり，自己の名称とその略称とを明確に区別し，後者については，著名なもののみに限定しているのであるから，同号にいう「自己の名称」とは，略称とは異なった完全な名称を指すものと解するのが相当である。しかるところ，被告法人にとっての完全な名称とは，その登記された名称である「司法書士法人ひかり法務事務所」であるから，「ひかり法務司法書士事務所」の名称が，被告法人にとっての「自己の名称」に当たらないことは明らかである。
してみると，被告法人による平成２０年７月１日以降の被告標章４の使用は，商標法２６条１項１号に該当しないから，上記使用について本件商標権の効力が及ばないものということはできない。
３争点３（権利行使制限の抗弁の成否）について
(1)無効理由１（商標法３条１項柱書き違反）についてア被告らは，①商標法３条１項柱書きが「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けることができる旨規定しているのは，現に自己の業務に係る商品又は役務に使用している商標か，あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標でなければ，登録商標を受けることはできないという趣旨であり，この使用意思は，単にその意思が表明されているということだけでは不十分であり，将来自ら使用する蓋然性のあることが必要であると解すべきである，②そして，一定の役務を行う主体に法律に基づく一定の資格が求められているときは，資格の主体と役務との間には対応関係が必須とされているのであり，商標登録に当たって，その資格がなく，その資格を取得する予定もない者には，自ら使用する意思も，将来自ら使用する蓋然性も認められないというべきであるところ，司法書士の資格を持たない原告Ａ１においては，少なくとも本件商標の指定役務中の「訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理」について本件商標を自ら使用する意思も，将来自ら使用する蓋然性も認められず，もともと他人に使用させる意思の下に本件商標の商標登録を受けようとしたものである，③原告Ａ１のように国家資格がなく自己の業務として本来司法書士業務を行うことができない者が，その役務に関する商標について権利を主張し，これを他人に使用させることによって何らかの利益を得ることを認めることになれば，訴訟事件その他に関する法律事務及び登記・供託事務という特定の役務を提供する主体に国家資格を要求している弁護士法及び司法書士法の趣旨を侵すものというべきであり，これを認めるべきではないなどとして，本件商標の指定役務中の「訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理」との関係では，本件商標は原告Ａ１の自己の業務に係る役務について使用するものではないから，本件商標の商標登録には，商標法３条１項柱書きに違反する無効理由（同法４６条１項１号）がある旨主張するので，以下において検討する。(ア)原告Ａ１が弁護士及び司法書士のいずれの国家資格をも有していないことは，当事者間に争いがない。
ところで，弁護士法７２条本文は，弁護士又は弁護士法人でない者が，報酬を得る目的で，業として，同条本文所定の一般の法律事件に関して法律事務を取り扱い，又はこれらの周旋をすることを禁止している。また，司法書士法７３条１項は，司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（協会を除く。）が，他人の依頼を受けて，登記又は供託に関する手続の代理，裁判所に提出する書類の作成等同法３条１項１号ないし５号所定の業務を行うことを禁止し，同条２項及び同法２９条２項は，簡裁訴訟代理等関係業務（同法３条１項６号ないし８号の業務）について，認定司法書士及び社員のうちに認定司法書士がある司法書士法人以外の者が行うことを禁止している。
これらの規定によれば，本件商標の指定役務のうち，「訴訟事件その他に関する法律事務」の役務については弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人以外の者がこれを報酬を得る目的で業として行うことは許されず（更に，上記役務のうち，簡裁訴訟代理等関係業務については，司法書士又は司法書士法人であっても，認定司法書士及び社員のうちに認定司法書士がある司法書士法人以外はは許されない。），また，「登記又は供託に関する手続の代理」の役務については司法書士又は司法書士法人以外の者がこれを行うことは許されないものといえる。このように上記各役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されている。


(イ)次に，商標法３条１項柱書きは，「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については，次に掲げる商標を除き，商標登録を受けることができる。」と規定し，登録出願に係る商標が，その出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件の一つとして定めている。他方で，商標権の移転について，大正１０年制定の旧商標法（以下「旧法」という。）１２条１項は，商標権はその営業と共にする場合に限り移転することをできる旨規定していたが，現行の商標法（昭和３４年法律第１２７号・最終改正平成２３年法律第７４号）は，このような制限を設けずに，商標権の自由な譲渡を認めるとともに(商標法２４条の２），新たに使用許諾制度を創設し，商標権者は，その商標権について，他人に専用使用権を設定し，又は通常使用権を許諾することができる旨規定し(商標法３０条，３１条），また，商標権者が自ら登録商標を使用していなくても，専用使用権者又は通常使用権者がこれを使用していれば，不使用取消の対象とはならない旨規定している（商標法５０条２項）。さらに，現行の商標法は，事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標について，団体商標の商標登録を受けることができるものとし（商標法７条１項），この場合における商標法３条１項の適用については，同項中の「自己の」とあるのは，「自己又はその構成員の」と読み替えている（商標法７条２項）。この団体商標の規定の制定経過をみると，我が国は，工業所有権の保護に関するパリ条約７条の２に基づき，団体商標を保護すべき義務を負い，旧法２７条には，「団体標章」の登録を認める旨の明文の規定が置かれていたが，昭和３４年制定の商標法では，使用許諾制度が創設されたことに伴い，団体標章制度が廃止され，その後，平成８年法律第６８号による改正によって改めて団体商標の登録を認める旨の明文の規定が設けられ，更に平成１８年法律第５５号による一部改正により，現行の規定となったものであり，平成８年改正前の商標法においては，団体商標についても，出願人たる団体が「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」（商標法３条１項柱書き）に当たるものとして商標登録を認め得るとの立場が採られていたものと解される。
以上の各規定等と商標法１条が「この法律は，商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もつて産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定していること（商標法１条）を総合すると，現行の商標法は，商標の使用を通じてそれに化体された業務上の信用が保護対象であることを前提とした上で，出願人が現に商標を使用していることを登録要件としない法制（いわゆる登録主義）を採用したものであり，商標法３条１項柱書きが，出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件とした趣旨は，このような法制の下において，他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる，いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除し，登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される。
そして，このような法の趣旨に鑑みれば，商標法３条１項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは，出願人において自己の業務に現在使用しているもの又は近い将来において自己の業務に使用する意思があるものであることを要するが，この「自己の業務」に該当するかどうかについては，形式的に判断することは必ずしも相当ではないというべきであり，専ら他者に使用させることを目的とする商標の登録出願であっても，出願人と当該商標を使用する他者の業務との間に密接な関係があって，出願人に当該商標の商標登録を認めることに社会的，経済的にみて合理的な必要性が認められる事情があり，濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨にも反せず，かつ，当該商標を使用する役務に係る業務を行うことができる者が他の法令上制限されているときはその制限の趣旨にも反しないと認められる場合には，当該他者の業務を当該出願人の「自己の業務」と同視し，当該出願人において当該商標が「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に当たると評価することができるものと解するのが相当である。これに反する被告らの主張は，採用することができない。(ウ)そこで，以下では，弁護士及び司法書士のいずれの国家資格をも有していない原告Ａ１が行った，指定役務を「訴訟事件その他に関する法律事務」及び「登記又は供託に関する手続の代理」とする本件商標の登録出願に関して，前記(イ)で述べたような「自己の業務に係る役務について使用をする商標」の出願に当たると評価することができる事情があるか否かについて，検討することとする。
ａ前記争いのない事実等と証拠（甲３ないし５，１１ないし１８(枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，原告Ａ１が本件商標の登録出願を行うに至った経過等に関し，以下の事実が認められる。
(ａ)原告Ａ１は，公認会計士及び税理士の国家資格を有する者であり，昭和６１年６月，京都市内に「Ａ１公認会計士事務所」の名称で会計事務所を開業した後，平成１５年１月，同事務所の税理士部門を独立させて法人化した「ひかり税理士法人」を設立し，その代表社員に就任した。
⒝その後，平成１８年１月には，ひかり税理士法人の社会保険労務士部門が独立して法人化した「ひかり社会保険労務士法人」が設立されたが，それに先立つ平成１７年１０月ころから，ひかり税理士法人においては，ひかり社会保険労務士法人を設立することを機会に，ひかりブランドのもとに専門の士業が参画するネットワーク（以下「本件ネットワーク」という。）を構築することが計画されるようになった。
⒞そのような中で，平成１７年１１月ころには，ひかり税理士法人とＣ２司法書士事務所との間で，同事務所が，法人化して「ひかり」の名称を付した司法書士法人を設立した上で，本件ネットワークに参画することが合意された。


⒟さらに，そのころ，ひかり税理士法人では，本件ネットワークに所属する各法人が使用する「ひかり」のブランドを防衛するという観点から，「ひかり」の名称を付した商標を登録することが検討され，平成１７年１１月１７日，ひかり税理士法人が出願人となり，指定役務を「税務相談，税務代理」などとして，「ひかり税理士法人」の文字からなる商標の登録出願（商願２００５－１０８５１８号）を行い，また，同日，原告Ａ１が出願人となり，本件商標の登録出願を行った。
原告Ａ１は，本件商標の登録出願に当たり，出願の時点ではいまだ原告法人が設立されていなかったことに加え，将来的には，弁理士や弁護士をも本件ネットワークに参加させ，「ひかり」の名称を使用させる意図があったことから，司法書士業務のみならず，弁理士業務や弁護士業務においても登録した商標が使用できるように，本件商標に「司法書士法人」の名称を付さずに「ひかり」の名称のみを商標として登録出願し，また，原告Ａ１個人が出願人となることとした。
(ｅ)その後，平成１８年２月には，原告法人が設立されるとともに，ひかり税理士法人を中核組織とし，ひかり社会保険労務士法人，原告法人，ひかり経営戦略株式会社，ひかり行政書士事務所等を構成組織とする「ひかりアドバイザーグループ」が結成され，原告Ａ１がその代表に就任した。
「ひかりアドバイザーグループ」は，顧客がそれぞれ抱える問題事象や経営課題につき，統括・連携された一つの専門事業者集団で対処し得る組織を構築し，顧客に対して，税務会計周辺業務のみならず，経営指導業務や登記業務などに至る幅広い分野において，いわゆるワンストップサービスを提供することを企図して結成されたものであり，本件ネットワークの構築構想が現実化されたものである。
さらに，平成１９年６月には，「ひかり監査法人」が設立され，原告Ａ１がその代表社員に就任した。そして，それ以降は，ひかり税理士法人に代わって，ひかり監査法人が「ひかりアドバイザーグループ」の中核組織となった。
(ｆ)原告Ａ１は，平成１８年７月７日，原告法人との間で，本件商標について，無償で通常使用権を独占的に許諾する旨の本件独占的通常使用権許諾契約を締結した。
なお，原告法人の代表社員のＣ１は，認定司法書士であり，原告法人は，簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる，社員のうちに認定司法書士がある司法書士法人（司法書士法２９条２項）に該当する。
ｂ以上の事実経過等を総合すると，原告Ａ１が本件商標の登録出願をした平成１７年１１月１７日の時点においては，ひかり税理士法人を中核として平成１８年２月に結成された「ひかりアドバイザーグループ」の基礎となる組織がほぼ構築されつつある状況にあり，原告法人も近い将来に設立されて当該組織に参画することが確実に予定された状況にあったところ，ひかり税理士法人の代表社員として当該組織構築の中心的立場にあった原告Ａ１は，原告法人が近い将来当該組織の一員として司法書士業務を行うに当たって使用する商標を当該組織の代表としての立場に基づいて管理し，更には司法書士業務のみならず，将来当該組織に参画する可能性のある弁理士や弁護士の業務においても当該商標を使用させ得るようにすることなどを企図して，原告Ａ１個人を出願人とする本件商標の登録出願を行ったものであることが認められる。
しかるところ，①原告Ａ１が中心となって構築を進めた「ひかりアドバイザーグループ」は，統括・連携された一つの専門事業者集団を組織することによって，顧客に対しいわゆるワンストップサービスを提供することを目的としたものであり，このような営業グループを形成することには，参加者各人にとっての営業上のメリットがあり，社会的，経済的にみて合理的な必要性があるものといえること，②このような営業グループを形成する場合には，グループの構成員らが共通した商標を使用し，グループとしての統一的な営業活動を行うことに合理的な必要性があること，③また，その前提として，当該グループの代表者的な立場にある者が当該商標の登録を行い，その管理業務を行うことにも合理的な必要性があること，④原告Ａ１から無償で本件独占的通常使用権の許諾を受けた原告法人が「訴訟事件その他に関する法律事務」及び「登記又は供託に関する手続の代理」の役務に係る業務（簡裁訴訟代理等関係業務を含む。）を行うことについて司法書士法上の制約はないことなどの事情を総合すると，原告Ａ１が，専ら原告法人に使用させる意思の下に行った，指定役務を「訴訟事件その他に関する法律事務」及び「登記又は供託に関する手続の代理」とする本件商標の登録出願については，出願人たる原告Ａ１と本件商標を使用する原告法人が行う業務との間に，営業グループの代表者的な立場にある者とそのグループに属する者が行う業務という密接な関係があり，原告Ａ１に本件商標の商標登録を認めることには社会的，経済的にみて合理的な必要性が認められ，商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨に反せず，かつ，弁護士法又は司法書士法が上記指定役務に係る業務を行うことができる者を前記(ア)のとおり制限した趣旨に反するものでもないということができる。
(エ)以上によれば，本件商標は，「訴訟事件その他に関する法律事務」及び「登記又は供託に関する手続の代理」の各指定役務との関係においても，原告Ａ１が「自己の業務に係る役務について使用をする商標」に当たるものと評価することができる。
イ以上の次第であるから，本件商標の商標登録に「訴訟事件その他に関する法律事務」及び「登記又は供託に関する手続の代理」の各指定役務との関係で商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があるとする被告らの主張は理由がない。
(2)無効理由２（商標法３条１項６号違反）についてア被告らは，本件商標について，①「ひかり」の文言は，多くの者が長年にわたり広範な業種において商品や役務を指し示す標章として用いられてきたものであり，当該文言が特に出所表示機能等の機能を有してきたとはいえないこと，②原告らが「ひかり」という文言を自己の業務に関する役務について長年にわたって使用し，その結果，需要者が原告らの業務に係る役務であることを認識することができる状態にあったということもないことなどを根拠に挙げ，本件商標の商標登録は，商標法３条１項６号の「需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標」に該当するから，同号に違反する無効理由（同法４６条１項１号）がある旨主張する。


しかしながら，上記①の点は，本件商標の指定役務とは異なる商品や役務との関係で，「ひかり」の文言が長年にわたり商品や役務を指し示す標章として使用されてきたことを指摘するものにすぎず，仮にそのような事実があるとしても，そのことが直ちに，本件商標の具体的な指定役務との関係で，本件商標に自他役務の識別力がないとの結論に結びつくものではない。この点，被告らは，「ひかり」の名称を事務所名に使用した司法書士事務所や弁護士事務所が日本全国に複数存在するとの事実を挙げて，「ひかり」の名称が「訴訟事件その他に関する法律事務」の役務に関する慣用名称となりつつあるなどとも主張するが，このような主張に理由がないことは，前記１(1)ア(オ)で述べたとおりである。次に，上記②の点は，原告らに「ひかり」という文言を自己の業務に長年にわたって使用してきた実績がないため，需要者が本件商標を見ても，原告らの業務に係る役務を示す商標であることを認識できる状態にはないことを指摘するものであるところ，そもそも商標の登録出願に当たって，出願人に当該商標の長年の使用実績があることや当該商標が出願人の業務に係る商品や役務を示す商標として需要者に知られていることが商標登録の要件となるものでないことは明らかであり，結局のところ，上記指摘は，商標の登録要件としての自他商品又は役務の識別力の有無とは直接関係のない事柄を述べているにすぎないものというほかない。以上のとおり，上記①及び②の点は，いずれも，本件商標に，その指定役務との関係で自他役務の識別力がないことを示す根拠となり得るものではなく，そのほかに，これを認めるに足りる事情も認められない。イしたがって，本件商標の商標登録に商標法３条１項６号の無効理由があるとする被告らの主張は理由がない。
(3)小括
以上によれば，本件商標の商標登録には無効理由があり，商標登録無効審判により無効とされるべきものであるとして，商標法３９条が準用する特許法１０４条の３第１項により本件商標権及び本件独占的通常使用権の行使は制限されるべきであるとする被告らの主張は，いずれも採用することができない。
４争点４（被告らの先使用権の成否）について
(1)被告らは，「ひかり法務司法書士事務所」の標章（被告標章４）について，被告Ｂ１は，本件商標が登録出願（平成１７年１１月１７日）される前の平成１７年９月から，日本国内において不正競争の目的でなく本件役務について使用し，電車広告等での集中的な宣伝を行った結果，本件商標の登録出願の際には，被告標章４が被告Ｂ１の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されるに至ったものであるから，被告Ｂ１は，被告標章４についての先使用権（商標法３２条１項）を有し，また，被告Ｂ１の業務を承継した被告法人も，被告標章４についての先使用権を有する旨主張する。
そこで，被告Ｂ１が，平成１７年９月２７日に東京都内に「ひかり法務司法書士事務所」の名称で司法書士事務所を開業して以降，本件商標が登録出願された同年１１月１７日までに，被告標章４を付して行った本件役務に関する広告宣伝の状況をみると，証拠（乙５，９ないし１７，１９ないし２１（枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，①平成１７年９月２７日及び同年１０月２５日発売の雑誌「ＳＰＡ！」（発行部数約２４万部）並びに同月２日発売の雑誌「レオパレスシーク」（発行部数約１５万部）に，それぞれ１頁全面を使用した広告が掲載されたこと，②同年９月２９日以降，小田急線の電車内，同年１０月１０日以降，東急田園都市線の電車内，同月１５日以降，多摩都市モノレール線の電車内の各ドア上部分に，広告が掲載されたこと，③同年１０月３日から同月６日にかけて，東京都の羽村市，青梅市，西多摩郡，あきるの市，福生市，八王子市において合計２５万１０００部，同月１２日及び１３日に，東京都の立川市，昭島市において合計８万３０００部，同月１４日に，東京都の三鷹市，調布市，府中市，国立市，立川市，日野市，多摩市，稲城市，町田市，八王子市，武蔵野市，昭島市，神奈川県の座間市，藤沢市において合計９万８７００部，同月１７日から同月３１日にかけて，東京都の国分寺市，国立市，日野市，多摩市，稲城市，町田市，府中市，小金井市，狛江市において合計３８万６０００部，同年１１月１日から同月１０日にかけて，東京都の調布市，三鷹市，武蔵野市，中野区，杉並区において合計３９万６０００部，同月１１日に，東京都の武蔵野市，三鷹市，調布市，府中市，国立市，立川市，日野市，多摩市，八王子市，町田市，昭島市，稲城市，神奈川県の川崎市多摩区，麻生区，横浜市青葉区，座間市，大和市，藤沢市において合計１０万４０００部，同月１４日から同月１７日にかけて，神奈川県の秦野市，厚木市，伊勢原市，高座郡，海老名市において合計１８万３０００部の新聞折込広告がそれぞれ配布されたことが認められる。
上記認定事実によれば，被告Ｂ１が平成１７年１１月１７日までに被告標章４を付して行った本件役務に関する広告宣伝には，①雑誌広告，②電車広告，③新聞折込広告の三つの態様があるところ，このうち，雑誌広告は，合計の掲載回数が３回に止まるものにすぎず，また，電車広告は，対象路線が三路線に限られている上に，その期間も約１か月から５０日程度にとどまるものであり，さらに，新聞折込広告も，その対象地域が東京都及び神奈川県の一部に限られている上，その回数も，地域ごとに見れば，多くて数回程度のものにすぎない。
このように，被告Ｂ１が平成１７年１１月１７日までに被告標章４を付して行った本件役務に関する広告宣伝は，その期間，回数，対象地域等が限られたものにすぎず，他方，本件役務の需要者は，全国各地はもちろんのこと，被告Ｂ１の営業活動の中心である関東地域だけでも相当多数に及ぶと考えられることからすれば，上記程度の広告宣伝がされたからといって，被告Ｂ１による被告標章４の使用開始（同年９月２７日）からわずか５０日しか経過していない同年１１月１７日の時点において，被告標章４が被告Ｂ１の業務に係る役務を表示するものであることが，本件役務の需要者の間で広く認識されるに至ったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。


(2)したがって，被告らが被告標章４について先使用権を有するとの被告らの主張は，その余の点について判断するまでもなく理由がない。
５争点５（権利濫用の成否）について
(1)被告らは，①被告らが，「ひかり法務司法書士事務所」の名称を原告法人の設立（平成１８年２月２日）の前から長期にわたり使用しており，しかも，ひかりアドバイザーグループ名義の平成２１年９月１８日付け通知書（乙６）を受領するまでは本件商標登録の事実を知らなかったこと，②被告法人は，ひかりアドバイザーグループに対する平成２１年１０月１日付け回答書（乙７）において，名称を「司法書士法人Ｂ１ひかり法務事務所」に変更する意向を提案したにもかかわらず，ひかりアドバイザーグループ側はこれを受け容れず，「ひかり」の文言の使用の全面的停止を求めたこと，③その後も，ひかり税理士法人は，そのホームページにおいて，被告らを一方的に攻撃し，被告らの名誉と信用を毀損し続けていることなどの事情を挙げ，原告らの本訴請求は権利濫用に当たる旨を主張する。しかしながら，まず，上記①の点については，被告Ｂ１が「ひかり法務司法書士事務所」の名称を使用し始めたのは平成１７年９月２７日からであり（前記２(1)ア④），原告法人の設立日（平成１８年２月２日），あるいは本件商標の出願日（平成１７年１１月１７日）の前から長期にわたって使用してきたなどといえるものではない。また，他人の商標権を侵害した者は，その侵害行為について過失があったものと推定されること（商標法３９条において準用する特許法１０３条）からすると，被告らが本件商標登録の事実を知らなかったことが，本件商標権等の侵害について，被告らを免責すべき事情となり得るものではない。
次に，上記②の点については，本件訴訟提起前の当事者間の交渉の過程において，被告法人がその名称を「司法書士法人Ｂ１ひかり法務事務所」に変更する意向を提案したからといって，原告らがこれを受け容れることを義務づけられるものではない。むしろ上記名称が依然として「ひかり」の文言を含むものであることからすれば，上記名称の使用が本件商標権等を侵害するものであるかどうかについては，意見の相違が生じることもあり得ることというべきであるから，原告らが，上記名称について，なお本件商標権等の侵害に当たるとの見解に立って，被告法人からの名称変更の提案に応じることなく，「ひかり」の文言の使用の全面的停止を求める対応をしたとしても，それが直ちに非難されるべき対応であると断ずることはできない。さらに，上記③の点については，原告らの本訴請求とは直接関係のない，ひかり税理士法人によるホームページ上における被告らに対する名誉又は信用毀損行為を問題としているにすぎず，仮にそのような事実があって，被告らに対する何らかの権利侵害行為を構成するとしても，そのことは，原告らの本件商標権等に基づく権利行使とは別個の問題であって，本訴請求が妨げられるべき理由とはならない。
(2)以上のとおり，被告らが主張する上記①ないし③の各事情は，いずれも原告らの本件商標権等に基づく本訴請求が権利濫用となることを根拠づける事情となり得るものではないから，原告らの本訴請求が権利濫用に当たるとする被告らの主張は採用することができない。
６争点６（原告法人における損害の発生及びその額）について前記１(3)イ及びウのとおり，被告Ｂ１が平成１８年７月７日から平成２０年６月３０日までの間，被告標章４を本件役務についての広告に付すなどして使用した行為及び被告法人が平成２０年７月１日以降，被告標章１ないし４を本件役務に関する広告に付し，本件役務に関する広告を内容とする情報に被告標章１ないし４を付して電磁的方法により提供するとともに，本件役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する名刺，パンフレット，事務所封筒，事務用紙等に被告標章１ないし３を付すなどして使用した行為は，原告法人の本件独占的通常使用権を侵害する行為といえるところ，商標法３９条において準用する特許法１０３条の類推適用により，被告らには，上記侵害行為についての過失があったものと推定されるから，被告らは，原告法人に対し，民法７０９条により，上記侵害行為によって原告法人に生じた損害を賠償する責任がある。
しかるところ，被告らは，①被告らの上記侵害行為によって原告法人に損害が発生したこと，②原告法人が主張する商標法３８条２項の類推適用に基づく損害の額をいずれも争うので，以下，順次検討する。
(1)原告法人における損害の発生の有無についてア商標法３８条２項は，商標権者又は専用使用権者に損害の発生が認められる場合に，民法７０９条の特別規定として，当該損害の額を推定する規定と解されるから，被告らの上記侵害行為による原告法人の損害額を認定するに当たり，同項の類推適用が認められるためには，その前提として，被告らの上記侵害行為によって原告法人に損害が発生したことが認められる必要がある。そして，原告法人に損害が発生したというためには，本件独占的通常使用権の権利者たる原告法人が，本件商標を現に自己の業務において使用しており，かつ，当該業務と被告標章１ないし４の使用に係る被告らの業務との間に市場における競合関係があって，被告らがその業務において被告標章１ないし４を使用することによって，原告法人がその業務における現実又は潜在的な顧客を失う結果が生じ得る状況にあることが必要であると解される。
しかるところ，本件においては，原告法人が，平成１８年７月７日に原告Ａ１との間で本件独占的通常使用権許諾契約を締結した以降，「ひかり司法書士法人」の名称をその司法書士業務に用い，同名称を付した新聞広告を行ったり（甲１８），インターネット上に同名称を付したホームページを掲載する（甲２０）などして，本件商標を現に自己の司法書士業務に使用していることは，優にこれを認めることができる。他方，原告法人の上記業務と被告標章１ないし４の使用に係る被告らの業務との間の競合関係の存在については，被告らが，両者の事業活動の地域的範囲や事業内容が重なり合わないことを根拠に挙げてこれを争うので，以下検討する。
(ア)事業活動の地域的範囲について
被告らは，原告法人においては，その事業活動の範囲が京都市ないし京都府を中心としたものであって，その範囲が関東地域に及ぶとは考えられないのに対し，被告らの依頼者のほとんどは関東甲信越在住の者であり，その広告宣伝も東京，神奈川，埼玉等の地域に限られているから，原告法人の事業活動と被告らの事業活動とでは，その地域的範囲がほとんど重なり合わない旨主張する。


ａそこで検討するに，被告らの顧客名簿（乙４４，４５）によれば，被告らの業務に係る顧客の大部分が関東地域に在住の者であることが認められるものの，その一部には，京都府のほか，大阪府，兵庫県等の近隣府県に在住する顧客が存在することも認められるのであり，この点は，被告ら自身が，平成１９年９月から平成２２年１２月までに依頼のあった被告らの顧客の２．３パーセントに当たる合計９２名が近畿地方在住の者であることを自認するとおりである。ｂ次に，原告法人の事務所の所在地が京都市及び滋賀県草津市であること（甲２０）からすれば，その司法書士業務における活動の中心となる地域が京都府及びその近隣の府県であることが認められ，また，原告法人が関東地域に在住の顧客を現に有することを認めるに足りる証拠はない。
しかし，他方で，前記３(1)ア(ウ)ａ(ｅ)のとおり，「ひかりアドバイザーグループ」は，統括・連携された一つの専門事業者集団を組織することにより，顧客に対していわゆるワンストップサービスを提供することを企図して結成されたものであるから，原告法人以外のグループ構成員である法人等の顧客に司法書士業務に関わるサービスを必要とする者が生じた場合には，これらの法人等において原告法人を紹介することが考えられるところ，同グループのひかり税理士法人やひかり監査法人は，東京都内にも事務所を有しており（甲４，５），関東地域在住の顧客も有していることがうかがわれるから，これらの法人からの紹介により原告法人の顧客となり得る潜在的な顧客の存在は否定できないものである。その際，原告法人の事務所が関東地域に存在しないことが顧客獲得の障害となることも考えられるが，司法書士業務の中には，専ら顧客と郵便等による書面のやりとりをすることで遂行し得る業務もあるというべきである（このことは，現に被告らの顧客が関東地域在住の者に限られないこと（乙４４，４５）からも裏付けられる。）から，原告法人が関東地域に事務所を有しないからといって，直ちに関東地域における潜在的な顧客の存在が否定されることにはならない。
ｃ以上を総合すれば，原告法人の司法書士業務と被告らの司法書士業務とは，活動の地域的範囲において，全く重なり合わないものとはいえず，その程度が限られてはいるものの，一定の競合関係の存在が認められるものといえる。
(イ)事業内容について
被告らは，被告らの業務が債務整理や過払金返還請求に特化しているのに対し，原告法人の業務内容はこれと全く重なるところがなく，しかも，原告法人が属する「ひかりアドバイザーグループ」において依頼者として想定されているのは，企業経営者や資産を有しその運用に関心を持つ個人であって，債務整理や過払金返還請求を必要とする多重債務者等ではないから，原告法人と被告らとでは，事業内容及び顧客層が全く異なっている旨主張する。
しかしながら，原告法人のホームページ（甲２０）をみると，原告法人は，その「業務案内」において，①不動産登記手続，②商業・法人登記手続，③裁判所に提出する書類の作成業務，④成年後見業務等を取り扱っていることを説明し，そのうち，「裁判所に提出する書類の作成業務」の具体的内容について，「具体的には自己破産申立書や小規模個人再生申立書一式の作成や，民事訴訟事件の訴状や答弁書の作成，支払督促手続書類の作成等を行います。」，「簡易裁判所の管轄で，訴額が１４０万円以内の案件であれば，お客様の代理人として法廷に立つこともできます。例えば多重債務等の借金問題，敷金返還請求事件，悪徳商法対策（例えばクーリングオフ等）などは，個人ではやりにくい部分もあるかと思いますので，お客様の代理人として相手方と交渉します。」などと説明していることが認められるのであり，これからすると，原告法人の業務には，債務整理や過払金返還請求に係る業務が含まれるものと認められる。
したがって，被告らが主張するように，原告法人と被告らとでは事業内容及び顧客層が全く異なっているなどとはいえず，両者の業務には，事業内容及び顧客層の面から見た競合関係の存在が認められる。イ以上を総合すれば，原告法人は，本件商標を現に自己の業務において使用しており，かつ，原告法人の当該業務と被告標章１ないし４の使用に係る被告らの業務との間には市場における競合関係があるものといえるから，被告らによる本件独占的通常使用権に対する前記侵害行為は，原告法人に営業上の逸失利益に係る損害を発生させるものと認められ，その損害額の算定に当たっては，商標法３８条２項の類推適用を認めるのが相当である。
(2)原告法人に生じた損害の額について
ア被告らが受けた利益の額
(ア)被告Ｂ１関係
ａ被告Ｂ１が，平成１８年８月１日から平成２０年６月３０日までの間に，被告標章４を使用して本件役務に係る司法書士業務を行うことによって得た営業収入が合計１４億４７０４万２５７５円であることは，当事者間に争いがない。
ｂ上記営業収入のうち，被告Ｂ１の利益に当たる額について，被告Ｂ１は，上記期間中に支出した広告宣伝費合計８億３１９６万８７２５円を控除した６億１５０７万３８５０円をもって被告Ｂ１の限界利益の額である旨主張するのに対し，原告法人は，被告Ｂ１による広告宣伝費の支出は明らかに過大であるから，支出した広告宣伝費の全額を経費として控除することは不適切であるとし，上記営業収入に対する被告Ｂ１の限界利益率は５０パーセントを下らないから，その限界利益の額は７億２３５２万１２８７円を下らない旨主張する。そこで検討するに，証拠（乙５，９ないし１７，３２ないし３４，４６ないし４８，６４（枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））によれば，被告Ｂ１は，平成１８年８月１日から平成２０年６月３０日までの間に，本件役務に関して多数の雑誌広告，電車広告，新聞折込広告，インターネット広告等を行い，そのために合計８億３１９６万８７２５円にのぼる広告宣伝費を支出したこと（別紙「被告ら主張の利益額」の平成１８年ないし平成２０年の各「年度」の「広告宣伝費」欄の合計額）が認められる。
しかるところ，被告Ｂ１が行う過払金返還請求を中心とした借入金債務の整理業務においては，一般の需要者にとって，業務の内容が専門的でなじみの薄い事項である上，これを取り扱う弁護士や司法書士に関して一般に提供される情報が限られていることなどからすると，一般の需要者が依頼先となる司法書士等を選択するに当たっては，これらの者が日常的に接し得る広告宣伝が重要な情報源となる場合が多いものと考えられるのであり，このことは，現に過払金返還請求に係る業務において広告宣伝に多額の費用を支出している弁護士事務所や司法書士事務所が相当数存在する事実（乙５７）からも裏付けられる。


そして，被告Ｂ１が支出した上記広告宣伝費は，年間にして２億円から５億円近くにものぼる多額なものではあるものの，他方において，広告宣伝費が高額になればなるほど，その額に見合う形で，年間４億円から８億円を超える営業収入が現に得られている事実が認められるのであり(別紙「被告ら主張の利益額」の「限界利益」欄参照)，このような事実に照らせば，被告Ｂ１が支出した上記広告宣伝費がその営業収入との関係において過大であるものと直ちに断ずることはできず，また，被告Ｂ１の限界利益率が５０パーセントを下らないとする原告法人の主張にも根拠がないというべきである。ｃしたがって，上記ａの営業収入のうち，被告Ｂ１が受けた利益の額の算定においては，被告Ｂ１が上記期間中に現に支出したものと認められる広告宣伝費合計８億３１９６万８７２５円を控除することが必要というべきであり，これを前提に，被告Ｂ１の上記期間中の限界利益を６億１５０７万３８５０円とする被告Ｂ１の主張額をもって，上記利益の額と認めるのが相当である。
(イ)被告法人関係
ａ被告法人が，平成２０年７月１日から平成２２年１２月３１日までの間に，被告標章１ないし４を使用して本件役務に係る司法書士業務を行うことによって得た営業収入が合計８億０８１５万８５３８円であることは，当事者間に争いがない。
ｂ上記営業収入のうち，被告法人の利益に当たる額について，被告法人は，上記期間中に支出した広告宣伝費合計４億８４６９万３２７８円を控除した３億２３４６万５２６０円をもって被告法人の限界利益の額である旨主張するのに対し，原告法人は，被告法人による広告宣伝費の支出は明らかに過大であるから，支出した広告宣伝費の全額を経費として控除することは不適切であるとし，上記営業収入に対する被告法人の限界利益率は５０パーセントを下らないから，その限界利益の額は４億０４０７万９２６９円を下らない旨主張する。しかるところ，証拠（甲６，８，乙３３ないし４３，４９，５０６４（枝番のあるものは，いずれも枝番を含む。））によれば，被告法人が，平成２０年７月１日から平成２２年１２月３１日までの間に，本件役務に関して多数の雑誌広告，電車広告，新聞折込広告，インターネット広告等を行い，そのために合計４億８４６９万３２７８円にのぼる広告宣伝費を支出したこと（別紙「被告ら主張の利益額」の平成２１年ないし平成２２年の各「期」の「広告宣伝費」欄の合計額）が認められ，他方，被告法人が支出した上記広告宣伝費がその営業収入との関係において過大であるものと直ちに断ずることができないことは，前記(ア)ｂで述べたところと同様であり，また，被告法人の限界利益率が５０パーセントを下らないとする原告法人の主張にも根拠がないというべきである。
ｃしたがって，上記ａの営業収入のうち，被告法人が受けた利益の額の算定においては，被告法人が上記期間中に現に支出したものと認められる広告宣伝費合計４億８４６９万３２７８円を控除することが必要というべきであり，これを前提に，被告法人の上記期間中の限界利益を３億２３４６万５２６０円とする被告法人の主張額をもって，上記利益の額と認めるのが相当である。
イ被告標章１ないし４の寄与率
(ア)被告らは，一般に，商標権侵害においては，侵害者の利益が当該登録商標の顧客吸引力のみによって達成されていることはむしろまれであり，侵害者の商品自体の内容や侵害者の営業努力等の事情が相まって利益をあげているというのが通常であるといえるところ，本件商標の「ひかり」は，それ自体に独創性や特異性に乏しく，むしろ被告Ｂ１が原告Ａ１の出願に先行して使用し，営業上の信用を形成してきたものであり，被告らが顧客を吸引し，売上げを上げることが出来た理由は，その役務自体の内容（債務整理，過払金返還）や莫大な広告宣伝費の投入といった被告らの営業努力の結果であるなどとして，本件独占的通常使用権の侵害行為により被告らが受けた利益の額を認定するに当たっては，被告らが受けた利益に対する本件商標の寄与率を考慮すべきであり，その寄与率は限りなくゼロに近い旨主張する。
そこで検討するに，商標権は，特許権等の他の工業所有権とは異なり，それ自体に創作的価値があるものではなく，商品又は役務の出所である企業等の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の価値が生ずるという性質を有するため，被告らが主張するように商標権が侵害された場合に，侵害者の得た利益が当該登録商標の顧客誘引力のみによって達成されることはまれであって，むしろ当該利益の獲得には，商品又は役務の内容や侵害者自身の営業努力等といった様々な要因が寄与していることが通常といえるから，商標法３８条２項に基づく損害額の算定において，商標権等の侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を認定するに当たっては，侵害者が得た利益のうち，当該商標の寄与に係る割合（寄与率）に応じた額をもって，当該利益の額と認定するのが相当である。
(イ)そこで，被告らが受けた上記ア(ア)及び(イ)の各利益に対する被告標章１ないし４（被告Ｂ１については被告標章４，被告法人については被告標章１ないし４）の寄与率につき検討するに，その際に考慮すべき事情としては，次のような点を指摘することができる。
ａ本件商標が有する信用ないし顧客誘引力
本件商標は，平成１７年１１月１７日の登録出願の後，平成１８年２月２日から原告法人によりその司法書士業務において使用されるようになったものであるが，原告法人が本件商標を使用して行ったものと認められる広告宣伝等は，京都の地方紙での広告（甲１８）や自らのホームページ上での広告（甲２０）程度のものに限られ，また，原告法人が属する「ひかりアドバイザーグループ」やこれに属する他の法人等についてみても，同様に，地方紙での広告（甲１８）や自らのホームページ上での広告（甲３ないし５）が見られる程度であって，いずれも大規模あるいは頻繁な広告宣伝が行われたという事実は認められないことからすれば，本件商標が，原告法人あるいはひかりアドバイザーグループの事業活動における使用を通じて，需要者の間で広く認識されるに至ったものとはいえず，本件役務を含む司法書士業務に係る商標としての確たる顧客誘引力を獲得したものと認めることはできない。


しかも，前記(1)ア(ア)ａ及びｂのとおり，被告らの顧客となった者の大部分は，関東地域に在住する者であるところ，原告法人の事務所は，京都市及び滋賀県草津市にしかなく，原告法人が関東地域で事業活動を現に行っていることを認めるに足りる証拠はないことからすれば，被告らの顧客となった者の中で，原告法人の存在すら認識していない者が大部分を占めることが推認される。
したがって，関東地域に在住する者が大部分を占める実際の被告らの顧客の中における本件商標の顧客吸引力は極めて乏しいものといわざるを得ない。
ｂ本件役務の内容
本件役務の内容は，過払金返還請求や債務整理を求める需要者に対し，法律専門家としての立場からの専門性の高いサービスを提供するというものであるから，需要者が本件役務の依頼をする司法書士等を選択，決定するに当たって重視することは，当該司法書士等の専門的能力の高さ，人柄，提供されるサービスの質，報酬の額，過去の業績などであると考えられるのであって，当該司法書士等がその業務において使用する商標のいかんに着目して依頼先の選択，決定がされることは，通常考え難いことといえる。
ｃ被告らの営業努力等
前記ア(ア)ｂ及び(イ)ｂで認定したとおり，被告らは，本件役務に関し，多額の広告宣伝費を支出して，多数の雑誌広告，電車広告，新聞折込広告，インターネット広告等を継続的に行っているところ，被告らが支出した広告宣伝費と本件役務における営業収入の関係をみると，広告宣伝費が高額になればなるほど，その額に見合う形で多額の営業収入が現に得られている事実が認められることからすれば，被告らによる広告宣伝がその売上げの獲得及び拡大に大きく貢献していることは明らかといえる。
この点，上記の広告中には，役務の出所表示として，被告標章１ないし４が表示されている事実が認められるが，これらの広告を見た需要者らが被告らを依頼先として選択するかどうかを判断するに当たって重視するのは，広告に記載された業務やサービスの説明などの内容面であるのが通常であって，出所表示として記載されている標章が「ひかり」を要部とする被告標章１ないし４であることが，上記判断の重要な要素となるものとはいい難い。
(ウ)以上の諸事情等を総合勘案すれば，被告Ｂ１が前記ア(ア)の利益を受けるに当たっての被告標章４の寄与及び被告法人が前記ア(イ)の利益を受けるに当たっての被告標章１ないし４の寄与は，極めて限られたものというほかなく，その寄与率は，それぞれについて１パーセントと認めるのが相当である。
ウ小括
(ア)被告Ｂ１関係
ａ上記ア及びイによれば，被告Ｂ１が平成１８年８月１日から平成２０年６月３０日までの間に本件独占的通常使用権を侵害する行為により受けた利益の額は，６１５万０７３８円（６億１５０７万３８５０円×１％）と認められ，商標法３８条２項の類推適用により，この金額が原告法人の受けた損害の額と推定される。
ｂまた，被告Ｂ１による本件独占的通常使用権の侵害と相当因果関係のある弁護士費用の額は，本件事案の内容，審理の経過等諸般の事情を考慮し，６０万円と認めるのが相当である。
ｃしたがって，原告法人が被告Ｂ１に請求し得る損害額の合計は，６７５万０７３８円となる。
(イ)被告法人関係
ａ上記ア及びイによれば，被告法人が平成２０年７月１日から平成２２年１２月３１日までの間に本件独占的通常使用権を侵害する行為により受けた利益の額は，３２３万４６５２円（３億２３４６万５２６０円×１％）と認められ，商標法３８条２項の類推適用により，この金額が原告法人の受けた損害の額と推定される。
ｂまた，被告法人による本件独占的通常使用権の侵害と相当因果関係のある弁護士費用の額は，本件事案の内容，審理の経過等諸般の事情を考慮し，３０万円と認めるのが相当である。
ｃしたがって，原告法人が被告法人に請求し得る損害額の合計は，３５３万４６５２円となる。
７結論
以上によれば，原告Ａ１が被告らに対し，商標法３６条１項に基づき，主文第１項のとおりの別紙被告標章目録１ないし４記載の各標章の使用差止めを求める請求は理由があるから認容することとし，原告法人が被告らに対し，不法行為に基づく損害賠償を求める請求は，被告Ｂ１については６７５万０７３８円及びこれに対する不法行為の後である平成２０年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，被告法人については３５３万４６５２円及びこれに対する不法行為の後である平成２３年１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるからその限度で認容することとし，その余は理由がないからいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        大鷹    一郎
裁判官        大西    勝滋
裁判官        石神    有吾


平成２７年８月４日判決言渡
平成２７年(行ケ)第１０００９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年７月２１日
判       決
原            告     パスカルエンジニアリング株式会社訴訟代理人弁護士     別    城    信太    郎訴訟代理人弁理士     深    見    久    郎
森    田    俊    雄
吉    田    昌     司
佐々    木    眞    人
高    橋    智    洋
被            告      株式会   社コス   メック訴訟代理人弁護士     村    林    隆    一
井    上    裕    史
佐    合    俊    彦
主       文
１特許庁が無効２０１３－８００１８８号事件について平成２６年１２月８日にした審決中，特許第５３３７２２１号の請求項１に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。
２訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許一部無効審決における同無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は，進歩性判断（発明の要旨認定，相違点の判断）の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「流体圧シリンダ及びクランプ装置」とする発明について，平成２３年１０月７日に特許出願（特願２０１１－２２２８４６号）をし，平成２５年８月９日，その設定登録（特許第５３３７２２１号，請求項の数９）を受けた（本件特許）。（甲１８）
被告が，平成２５年９月３０日に本件特許の請求項１～３，６～９に係る発明についての特許無効審判請求（無効２０１３－８００１８８号）をしたところ，特許庁は，平成２６年５月３０日付けで審決の予告をしたので，原告は，平成２６年８月４日付けで訂正請求をした（本件訂正）。（甲１９）特許庁は，平成２６年１２月８日に「請求のとおり訂正を認める。特許第５３３７２２１号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。特許第５３３７２２１号の請求項２ないし３，６ないし９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１８日，原告に送達された。
２本件訂正発明１の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項１の発明（本件訂正発明１）に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
「シリンダ本体と，このシリンダ本体に進退可能に装備された出力部材と，この出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の流体室とを有する流
体圧シリンダにおいて，
前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外界に連通したエア通路と，このエア通路を開閉可能な開閉弁機構とを備え，前記開閉弁機構は，前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着され且つ先端部が前記流体室に突出する弁体と，この弁体が当接可能な弁座と，前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路と
を備え，
前記出力部材が所定の位置に達したときに，前記出力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え，前記エア通路のエア圧の圧力変化を介して前記出力部材が前記所定の位置に達し，前記所定の位置にあることを検知可能に構成したことを特徴とする流体圧シリンダ。」
３審決の理由の要点
以下，本件の争点に関連する無効理由２（甲２発明に基づく進歩性欠如）について摘示する。
(1)甲２発明の認定
米国特許第３,５４０,３４８号明細書（甲２）には，次の発明（甲２発明）が記載されている。
「低圧シリンダ２０と，この低圧シリンダ２０に進退可能に装備されたピストン２１及び高圧ピストン２６，２７と，このピストン２１及び高圧ピストン２６，２７を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為のシリンダ室２２，２３と
を有する連続ピストンドライブにおいて，
前記低圧シリンダ２０内に形成され且つ一端部に圧力媒体が供給され他端部が無圧領域４１に連通した流体通路と，この流体通路を開閉可能な二方パイロット
弁１００，１０１とを備え，
前記二方パイロット弁１００，１０１は，前記低圧シリンダ２０に形成した装着孔に進退可能に装着され且つ先端部が前記シリンダ室２２，２３に突出する差圧ピストンと，前記シリンダ室２２，２３の流体圧によって前記差圧ピストンを前記ピストン２１側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と，前記シリンダ室２２，２３と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え，前記ピストン２１が左端又は右端の位置に達したときに，前記ピストン２１により前記差圧ピストンを移動させて前記二方パイロット弁１００，１０１の開閉状態を切り換え，前記流体通路の流体圧の圧力変化を介して前記ピストン２１の反転動作可能に構成した連続ピストンドライブ。」
上記記述の参考として，甲２のＦＩＧ.１及びＦＩＧ.３を下記に示す。
(2)   甲１発明及び甲１事項１・２の認定
米国特許第４,６３２,０１８号明細書（甲１）には，次の発明（甲１発明）及び技術事項（甲１事項１・２）が記載されている。
ア甲１発明
「ハウジング１２と，このハウジング１２に進退可能に装備されたピストン３０，クッションプラグ３２及びピストンロッド３６と，このピストン３０，クッションプラグ３２及びピストンロッド３６を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の内部室２２とを有する流体駆動シリンダ１０において，ハウジング１２１に形成され且つエア弁センサを構成する複数の空気ポート１３０と，この複数の空気ポート１３０を開閉可能なプランジャ型スイッチ１００
とを備え，
前記プランジャ型スイッチ１００は，前記ハウジング１２１の下部１２７に設けられた孔にスライド可能に支持され且つ先端部が前記内部室２２に突出するプランジャ１２６と，このプランジャ１２６が当接可能な弁座と，を備え，ピストン行程の行程端で，上記クッションプラグ３２によりプランジャ１２６を上昇させてプランジャ型スイッチ１００の開閉状態を切り換え，複数の空気ポート１３０の間が連通されることでピストン３０が所望の位置に移動したことを確認可能に構成した流体駆動シリンダ１０。」


上記記述の参考として，甲１のＦＩＧ－１及びＦＩＧ－３を下記に示す。
イ甲１事項１
「ハウジング１２１の段付き孔１２５に，弁体であるプランジャ１２６のフランジ部が当接される弁座が設けられているプランジャ型スイッチ１００。」
ウ甲１事項２
「ピストン行程の行程端で，クッションプラグ３２によりプランジャ１２６を上昇させてプランジャ型スイッチ１００の開閉状態を切り換え，複数の空気ポート１３０の間が連通されることでピストン３０が所望の位置に移動したことを確認可能に構成した流体駆動シリンダ１０。」
(3)一致点の認定
本件訂正発明１と甲２発明との一致点は，次のとおりである。「シリンダ本体と，このシリンダ本体に進退可能に装備された出力部材と，この出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の流体室とを有する流
体圧シリンダにおいて，
前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外界に連通したエア通路と，このエア通路を開閉可能な開閉弁機構とを備え，前記開閉弁機構は，前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着され且つ先端部が前記流体室に突出する弁体と，前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え，前記出力部材が所定の位置に達したときに，前記出力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え，前記エア通路のエア圧の圧力変化を介して装置を作動可能に構成した流体圧シリンダ。」
(4)相違点の認定
本件訂正発明１と甲２発明との相違点は，次のとおりである。
ア相違点１
本件訂正発明１の開閉弁機構が，「弁体が当接可能な弁座」を備えているのに対し，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１は，弁座を有する構造となっていない点。
イ相違点２
装置を作動可能に構成した点について，本件訂正発明１では「出力部材が所定の位置に達し，前記所定の位置にあることを検知可能」にしたのに対し，甲２発明では「ピストン２１の反転動作可能」にしたもので，「検知」については不明である点。
(5)相違点の判断
ア相違点１について
甲１事項１に示された構造は，開閉弁機構において周知のものである上，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１の構造のものに換えて，甲１事項１に示された弁座を有する開閉弁機構を採用することを妨げる特段の事情も存在しないから，甲２発明の開閉弁機構として甲１事項１に示された弁座を有する開閉弁機構を採用し，本件訂正発明１における相違点１に係る発明特定事項とすることは，当業者が容易に想到し得る設計変更程度の事項にすぎない。
イ相違点２について
①甲１事項２「ピストン行程の行程端で，クッションプラグ３２によりプランジャ１２６を上昇させてプランジャ型スイッチ１００の開閉状態を切り換え，複数の空気ポート１３０の間が連通されることでピストン３０が所望の位置に移動したことを確認可能に構成した流体駆動シリンダ１０。」の「ピストン３０が所望の位置に移動したことを確認可能」なことの意味が，[1]ピストン３０が所望の位置まで到達する移動動作の確認と[2]ピストン３０が所望の位置に移動している状態の確認との両方の意味に解せることは当業者には容易に理解される事項であるから，本件訂正発明１の「出力部材が所定の位置に達し，前記所定の位置にあることを検知可能」に相当することは，当業者に自明である。
そうすると，甲１事項２は，「出力部材が所定の位置に達したときに，前記出力部材により弁体を移動させて開閉弁機構の開閉状態を切り換え，エア通路のエア圧の圧力変化を介して前記出力部材が前記所定の位置に達し，前記所定の位置にあること（「達したこと」は誤記と認める。）を検知可能に構成した流体圧シリンダ」と言い改めることができる。
したがって，甲１事項２は，相違点２に係る発明特定事項と共通する。②甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１は，ピストン２１が右端又は左端の所定位置に来た際に差圧ピストンが押されて移動することで，弁の開閉状態が切り替わり，制御管路９３から供給される圧力媒体が無圧領域４１に連通するか否かで作動するスイッチの機能を有する。一方，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００も，ピストン３０が行程端の所定位置に来た際にプランジャ１２６が押されて移動することで，弁の開閉状態が切り替わり，複数の空気ポート１３０の間が連通するか否かで作動するスイッチの機能を有する。
そうすると，どちらもピストンが端部の所定位置に達すると作動する開閉弁式スイッチという点で，用途もスイッチの構造も共通している。したがって，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１について甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００を適用することは，当業者であれば容易に想到し得る。③この適用の際，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００は，位置センサの機能を有しているから，このプランジャ型スイッチ構造の開閉により，甲２発明のピストン２１が移動して端部に達し，その位置にあることを検知させることも，当業者が容易に想到し得る程度の事項である。
④原告は，甲２発明では，ピストン２１が逆向きの移動を開始しても，出力部材が所定の位置にあることを検知することは不可能である旨を主張するが，本件訂正発明１は，出力部材が所定の位置に達した時に当該位置に出力部材が存在することを検知できるものでさえあればよく，ストロークエンドからピストンが逆向きの移動を開始した時にも，圧力変化によりピストンの位置を検知することが可能なものに限定されているものではない。
(6)審決判断のまとめ
以上のとおり，本件訂正発明１は，甲２発明，甲１事項１及び甲１事項２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって，本件訂正発明１の特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本件訂正発明１の認定の誤り）


本件訂正発明１では，「前記出力部材が所定の位置に達したときに，前記出力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え，前記エア通路のエア圧の圧力変化を介して前記出力部材が前記所定の位置に達し，前記所定の位置にあることを検知可能に構成した」（本件構成要件）と規定する。審決は，本件構成要件を，「前記出力部材が所定の位置に達したときに，…前記所定の位置にあることを検知可能に構成した」と読み，出力部材が所定の位置に達した時に当該位置に出力部材が存在することを検知できるものでさえあれば、その後の出力部材の位置の検知については不明なものであっても、すべて本件訂正発明１に含まれると解釈した。
しかしながら，本件構成要件は，「前記出力部材が所定の位置に達したときに，…前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え」ると読むべきものであり，また，「前記所定の位置に『あること』を検知可能に構成した」とも規定している。そうすると，本件構成要件は，出力部材が所定の位置に達した瞬間のみ検知可能であればよいことを規定するのではなく，ある時間継続の中で所定の位置にあることが検知可能であることを規定している。なお，ここで「ある時間」とは，出力部材の駆動の１サイクルを意味する。
このことは，本件明細書の【００２７】に，第１開閉弁機構３０が上昇限界位置に「あること」や下降限界位置に「あること」を，【００８０】に，圧力スイッチ又は圧力センサが「上昇限界位置から下降したこと」を，【００８１】に，圧力スイッチや圧力センサが「クランプ状態になったこと」を，それぞれ検出することが記載されていることや，圧力変化を介して出力部材４の位置を検出する本件訂正発明１の構成によれば，ある程度継続した時間，出力部材４が所定位置にあることなどからみて，明らかである。
したがって，審決の上記のような本件訂正発明１の認定には，誤りがある。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）
審決は，甲２発明の二方パイロット弁１００、１０１について，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ると判断する。
しかしながら，次のとおり，審決の上記判断には，誤りがある。
(1)用途及び構造から
ア二方パイロット弁１００，１０１について
甲２発明においては、例えば，ピストン２１が左側のストロークエンドに達したときには，制御管路９３の圧力が開放されるが，その後、ピストン２１が右向きの反転移動を開始しても、制御管路９３の圧力は上昇しない。したがって，甲２発明においては、ピストン２１が左側ストロークエンド（所定の位置）にあるということと制御管路９３の圧力とが一対一に対応してはいない。そのため，二方パイロット弁１００は，管路９３の圧力変化の挙動に従って，ピストン２１が所定の位置にあるのか，所定の位置にないのかを検知できない。
イプランジャ型スイッチ１００について
甲１発明においては，例えば，ピストン３０が左側のストロークエンドに達したときには，空気ポート１３０の圧力が開放され，その後、ピストン３０が右向きの反転移動を開始すると、空気ポート１３０の圧力は再び上昇する。したがって，甲１発明においては、ピストン３０が行程端（所定の位置）にあるということとエア通路の圧力とが一対一に対応している。
そのため，プランジャ型スイッチ１００は，空気ポート１３０の圧力変化の挙動に従って，ピストン３０がストロークエンドに達した瞬間にピストン３０がその位置（所定の位置にある）にあることが検知可能なだけではなく，ピストン３０がストロークエンドから離れた（所定の位置にない）ことも検知可能である。
ウ対比
甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１は，三方弁３７，３８を切り換え、これによって左右のシリンダ室の流体圧を反転させるものであるのに対し、甲１のプランジャ型スイッチ１００は，ピストン３０の位置を検知するものであり、両者の用途は全く異なる。また、この用途の違いに関連して、上記ア，イのとおり，甲２発明の制御管路９３，９４と甲１のエア通路とでは，圧力変動の挙動（スイッチとしての構造）が全く異なる。
そうすると，圧力変化の一部分のみを取り出して，両者を，ピストンが端部の所定位置に達すると作動する開閉式スイッチというだけで共通化することは、甲２発明及び甲１発明の具体的構成を無視した不当な上位概念化である。
(2)機能から
甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００の本来の機能は、ピストン３０（出力部材）が左側のストロークエンド（所定の位置）に達した時に当該位置にピストン３０が存在することを検知するとともに、ピストン３０が右向きに反転移動を開始した時には、ピストン３０が左側のストロークエンドから離れたことを検知するというものである。したがって、甲１のプランジャ型スイッチ１００を甲２発明に適用するのであれば、ピストン２１が左側のストロークエンドに達した時に当該位置にピストン２１が存在することを検知するとともに、ピストン２１が右向きに反転移動を開始した時には、ピストン２１が左側のストロークエンドから離れたことを検知できるようにしなければならない。そのためには，甲２発明において、ピストン２１が左側のストロークエンドにあるということと制御管路９３の圧力とを一対一に対応させなければならないことを意味する。しかしながら，このような対応関係を持たせた場合，甲２発明は機能しない。そして，往復ピストンドライブである甲２発明は，このように，制御管路９３とシリンダ室２２との圧力を常に関連させることが本質的な構成である。
そうすると，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００を甲２発明に適用することはできない。
(3)小括
以上のとおり，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００を甲２発明に適用する動機付けはなく、むしろ，阻害要因が存在する。
したがって，審決の相違点２の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（本件訂正発明１の認定の誤り）に対して本件訂正発明１においては，出力部材が所定の位置を離れた時に弁体を移動させているのは，圧力媒体の力であり，出力部材ではないから，本件訂正発明１は，出力部材が弁体を移動させる場合，すなわち，「前記出力部材が所定の位置に達したとき」のみを検出の対象にしている。
このことは，本件明細書に，出力部材が所定の位置を離れた瞬間を検出する構成やそれによる作用効果に関する記載，そして，原告が主張するような「ある時間」を意味する記載がないことからみても，明らかである。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）に対して
(1)   用途及び構造から
ア二方パイロット弁１００，１０１について
甲２発明は，例えば，ピストン２１が行程端（所定の位置）に到達したときに，二方パイロット弁１００の差圧ピストンが移動することによって，弁体の開閉状態が切り替わり，制御管路９３から供給される圧力媒体が無圧領域４１に連通するか否かで作動するスイッチの機能を有するものである。
イプランジャ型スイッチ１００について


甲１発明は，従来の位置センサであるリミットスイッチに代わるものとして提案されたものであるところ，従来のリミットスイッチの用途は，ピストンが所定の位置に達したときに，ピストンを反転動作させるためのスイッチの機能を有するものである（原文明細書第１欄１９～２２行目）。
ウ対比
甲１事項２の位置センサもスイッチの機能を有し，ピストンの反転動作をさせるスイッチとして適用できることが明記されているから，甲１発明の機能や適用分野は，甲２発明の機能や適用分野と全く同一である。
(2)機能から
甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１は，スイッチの機能を有するものであり，例えば，ピストン２１が反転動作を開始しても，制御管路９３の圧力はゼロのままであることは，甲２発明の本質的な構成ではない。これは，甲２発明においては，制御管路９３を流れる圧力流体とピストン２１を駆動させる圧力流体を同一の供給源から供給しなくても，あるいは，例えば，両者につき，空圧などの別種の圧力流体を用いても，甲２発明の作用効果を得られることからも明らかである。
(3)小括
以上のとおり，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００を甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１に適用する動機付けがあり，阻害事由も存在しない。したがって，審決の相違点２の判断には，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件発明について
本件訂正後の明細書及び図面（本件明細書）の記載によれば，本件訂正発明１は，次のとおりのものと認められる。
ア技術分野
本件訂正発明１は，特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所定の位置に達した際に，出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエア通路の連通状態を開閉弁機構により切り換え，エア圧の変化を介して前記出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関するものである。（【０００１】）
イ解決課題
本件訂正発明１の目的は，出力部材が所定の位置に達したことをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可能であり，検出スペースを別途設けないことにより小型化可能であり，また，長期間の使用や加工条件によってエア通路が閉塞しないで出力部材の所定の位置を検出できる信頼性や耐久性を向上し得る流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供することである。（【０００７】～【００１０】）
ウクランプ装置の全体構成
本件訂正発明１の液体圧シリンダは，①シリンダ本体１０と，このシリンダ本体１０に進退可能に装備された出力部材４と，この出力部材４を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動するための流体室１４，１５とを有し，②シリンダ本体１０内に形成され，かつ，一端部に加圧エアが供給され他端部が外界に連通したエア通路２１，２２と，エア通路２１，２２を開閉可能な開閉弁機構３０，５０とを備え，③開閉弁機構３０，５０は，シリンダ本体１０に形成した装着孔に進退可能に装着され，かつ，先端部が流体室１４，１５に突出する弁体３１，５１と，この弁体３１，５１が当接可能な弁座３２ａ，５２ａと，流体室１４，１５の流体圧によって弁体３１，５１を出力部材４側に進出させた状態に保持する流体圧導入室３３，５３と，流体室１４，１５と流体圧導入室３３，５３とを連通させる流体圧導入路３４，５４とを備え，④出力部材４が所定の位置に達したときに，出力部材４により弁体３１，５１を移動させて開閉弁機構３０，５０の開閉状態を切り換え，エア通路２１，２２のエア圧の圧力変化を介して出力部材４が所定の位置に達し，所定の位置にあることを検知可能に構成されている。（【００２７】等）ピストンロッド部材４ａが上昇限界位置（アンクランプ位置）に達したとき，ピストン部４ｐが上端壁部材１２の下面に当接し，大径ロッド部４ｅが第１挿通孔１２ｂに挿入状態になる。（【００３２】）
ピストンロッド部材４ａが下降限界位置（クランプ位置）に達したとき，ピストン部４ｐが下端壁部材１３の上面に当接状態になる。（【００３２】）
エ第１エア通路２１
第１エア通路２１は，上流側エア通路２１ａと，この上流側エア通路２１ａに，第１開閉弁機構３０を介して接続された下流側エア通路２１ｂとを備えている。上流側エア通路２１ａの上流端はベース部材２に形成された第１エア供給路２１ｓに接続され，下流側エア通路２１ｂの下流端はベース部材２に形成された第１エア排出路２１ｅに接続されている。（【００３４】）
上流側エア通路２１ａは，シリンダ部材１１と上端壁部材１２の内部に形成された鉛直のエア通路と，上端壁部材１２の内部に形成された水平なエア通路とを備えている。下流側エア通路２１ｂは，シリンダ部材１１と上端壁部材１２の内部に形成されている。（【００３５】）
オ第２エア通路２２
第２エア通路２２の上流端はベース部材２に形成された第２エア供給通路２２ｓに接続され，第２エア通路２２の下流端は，取付穴２ｂを介してベース部材２に形成された第２エア排出通路２２ｅに接続されている。第２エア通路２２の下流端部には，第２開閉弁機構５０が接続されている。第２エア通路２２は，シリンダ部材１１と下端壁部材１３の内部に形成された鉛直のエア通路と，下端壁部材１３の内部に形成された水平なエア通路とを備えている。（【００３６】）
カ第１開閉弁機構３０
第１開閉弁機構３０は，第１挿通孔１２ｂの上端部の外周側付近において上端壁部材１２の壁部の内部に配設され，第１エア通路２１の上流側エア通路２１ａの下流端部を開閉可能に設けられている。第１開閉弁機構３０は，弁体３１と，キャップ部材３２と，弁座３２ａと，油圧導入室３３（流体圧導入室）と，油圧導入路３４（流体圧導入路）と，内部のエア通路３５ａ～３５ｆとを備え，上端壁部材１２の装着孔３６にキャップ部材３２と環状部材３７を介して組み込まれている。（【００３８】）


装着孔３６は，上端壁部材１２に水平に貫通状に形成されている。装着孔３６の途中部に環状部材３７が固定的に装着され，その外周側がシール部材３７ｓによりシールされている。装着孔３６の開放側部分を塞ぐキャップ部材３２が螺合により固定され，シール部材３２ｓによりシールされている。環状部材３７の円形壁部には装着孔３６の小径孔３６ａと同径の貫通孔３７ａが形成されている。弁体３１は，キャップ部材３２と環状部材３７の内部に形成される収容室と，貫通孔３７ａと，小径孔３６ａに水平方向へ移動可能に装着されている。（【００３９】）弁体３１は，先端部がクランプ用油室１４の筒状部１４ａに部分的に突出可能な弁体本体３８と，この弁体本体３８に可動に外嵌された可動弁体３９とで構成されている。弁体３１は，装着孔３６に対して水平方向に約１.０～２.０mm程度移動可能である。可動弁体３９は，弁体本体３８に対して水平方向に相対的に約１.０～２.０mm程度移動可能である。（【００４０】）弁体本体３８は，小径軸部３８ａと大径軸部３８ｂとを一体形成したものである。小径軸部３８ａが小径孔３６ａと貫通孔３７ａに挿通され，大径軸部３８ｂの基端側部分がキャップ部材３２の凹穴３２ｂに摺動自在に内嵌されている。可動弁体３９は，環状部材３７とキャップ部材３２との間の収容室において大径軸部３８ｂに外嵌されている。（【００４１】）
環状部材３７の外周部に上流側エア通路２１ａに連通した環状のエア通路３５ａが形成されている。このエア通路３５ａは環状部材３７の壁部内のエア通路３５ｂに連通されている。環状部材３７と可動弁体３９の間に，キャップ形状のエア通路３５ｃが形成され，キャップ部材３２には上記のエア通路３５ｃに連通可能な水平向きのエア通路３５ｄが形成されている。キャップ部材３２の外周部には，エア通路３５ｄに連通する環状のエア通路３５ｅと，このエア通路３５ｅに連通し，かつ，下流側エア通路２１ｂの上流端部に連通するエア通路３５ｆが形成されている。（【００４２】）
可動弁体３９は小径筒部３９ａとテーパ筒部３９ｂとを有する。テーパ筒部３９ｂは，テーパ外周面を有する。キャップ部材３２の端面には上記のエア通路３５ｃ，３５ｄ間を開閉する為の環状弁座３２ａが形成されている。可動弁体３９のテーパ筒部３９ｂの端面には，環状弁座３２ａに当接・離隔可能な環状弁面３９ｖが形成されている。（【００４３】）
（判決において着色した。）
キ第１開閉弁機構３０の作用
クランプ油室１４に油圧が供給され，ピストンロッド部材４ａが下降途中又は下降限界位置（クランプ状態）のとき，小径ロッド部４ｄが第１開閉弁機構３０に対向する。そのため，第１開閉弁機構３０においては，油圧導入室３３に導入された油圧を弁体３１が受圧して弁体本体３８が進出状態になり，弁面３９ｖが弁座３２ａから離隔して閉弁状態から開弁状態に切換わり，エア通路３５ａ～３５ｆが連通状態となる。このとき，弁体３１の係合軸部３８ｃの段部により環状部材３７の環状係合部３９ｃが奥方へ押動されるため，確実に閉弁状態から開弁状態になる。（【００４６】【図９】）
（判決において着色した。）
これに対して，クランプ装置１のクランプ用油室１４の油圧がドレン圧に切換えられ，アンクランプ油室１５に油圧が供給され，クランプ装置１がアンクランプ状態になったときは，油圧導入室３３の油圧がドレン圧になり，ピストンロッド部材４ａの大径ロッド部４ｅにより弁体本体３８がキャップ部材３２側へ押動される。そして，弁体本体３８と可動弁体３９との間にはシール部材４２（「シール部材４０」は誤記と認める。）の摩擦力が作用するため，弁体本体３８と共に可動弁体３９も移動し，弁面３９ｖが弁座３２ａに当接して開弁状態から閉弁状態に切換わり，エア通路３５ｃとエア通路３５ｄの間が閉じられる。（【００４７】【図２】）この閉弁状態では，可動弁体３９に作用するエア圧によっても可動弁体３９が閉弁側へ付勢される。この閉弁状態への切換えにより，第１開閉弁機構３０よりも上流側において，上流側エア通路２１ａ内のエア圧が上昇するので，圧力スイッチ２１ｎによりピストンロッド部材４ａが上昇限界位置に達したことを検出することができる。（【００４８】）
ク第２開閉弁機構５０
第２開閉弁機構５０は下端壁部材１３の中央部分の装着孔５６に鉛直姿勢に配設され，第２開閉弁機構５０は，第２エア通路２２の下流端部を開閉可能に設けられている。第２開閉弁機構５０は，弁体５１と，キャップ部材５２と，弁座５２ａと，油圧導入室５３（流体圧導入室）と，油圧導入路５４（流体圧導入路）と，内部のエア通路５５ａ～５５ｄとを備え，下端壁部材１３の鉛直の装着孔５６にキャップ部材５２と環状部材５７を介して組み込まれている。（【００５０】）内部のエア通路として，環状部材５７の外周部には第２エア通路２２の下流端部に連通した環状エア通路５５ａが形成されている。環状部材５７の壁部には環状エア通路５５ａに連通したエア通路５５ｂが形成されている。環状部材５７と可動弁体５９の間には，上記のエア通路５５ｂに連通したキャップ状のエア通路５５ｃが形成されている。キャップ部材５２には上記のエア通路５５ｃに連通可能なエア通路５５ｄが形成されている。キャップ部材５２の上端面には環状弁座５２ａが形成され，可動弁体５９の下面には環状弁座５２ａに当接・離隔可能な環状弁面５９ｖが形成されている。（【００５３】）
（判決において着色した。）
ケ第２開閉弁機構５０の作用


クランプ装置１がアンクランプ状態のとき，アンクランプ油室１５に油圧が充填されているため，油圧導入孔５４から油圧導入室５３へ油圧が導入され，油圧導入室５３の油圧により弁体５１が上方へ付勢されて上方へ移動し，環状弁体５９の環状係合部５９ｃと弁体５１の小径軸部５８ｃの段部の係合を介して，可動弁体５９も上方へ移動し，環状弁面５９ｖが環状弁座５２ａから離隔して開弁状態を保持する。（【００５４】【図３】）
クランプ装置１のクランプ油室１４に油圧を供給し，かつ，アンクランプ油室１５の油圧をドレン圧に切換えると，ピストンロッド部材４ａが下降限界位置まで下降し，クランプ装置１がアンクランプ状態からクランプ状態に切換えられ，ピストン部４ｐが下端壁部材１３の上面に当接状態になる。すると，弁体本体５８がピストン部４ｐにより下方へ押動され，シール部材６２の摩擦力を介して可動弁体５９も下方へ移動して，環状弁面５９ｖが環状弁座５２ａに当接して開弁状態から閉弁状態に切換えられる。その結果，第２エア通路２２のエア圧が上昇するため，圧力スイッチ２２ｎによりピストンロッド部材４ａが下降限界位置に移動してクランプ状態になったことを確実に検知することができる。（【００５５】【図１０】）（判決において着色した。）
コ作用効果
本件発明１の流体圧シリンダによれば，クランプ本体１０内のエア通路２１，２２を開閉する第１，第２開閉弁機構３０，５０を，シリンダ本体１０に形成した装着孔３６，５６に組み込むことで，第１，第２開閉弁機構３０，５０をクランプ本体１０内に組み込むことができるため，出力部材４の上昇限界位置と下降限界位置を検出可能な油圧シリンダ１を小型化することができる。（【００１８】【００５６】）また，本件発明１の流体圧シリンダによれば，第１，第２開閉弁機構３０，５０は，クランプ油室１４内の油圧を油圧導入室３３に導入し，その油圧を弁体３１に作用させて，弁体３１を出力部材４側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐久性の面で有利である。そして，出力部材４が所定の位置に達したときに，出力部材４により弁体３１，５１を移動させて第１，第２開閉弁機構３０，５０の開閉状態を切換えるため，エア通路２１，２２のエア圧を介して出力部材４の所定の位置を確実に検知することができる。（【００１９】【００５７】）
(2)甲２発明について
甲２には，次の記載がある（訳文は，甲２添付訳文による。）。「本発明は，油圧または空圧で往復移動されるピストンドライブに関し，より詳しくいえば，行程端位置での低圧ピストンの移動によって反転動作の制御圧力を付与する複動ブースタに関する。本発明は，圧力ブースタに限定されるものではなく，大多数の形態に同様に適用でき，例えば，油圧または空圧で駆動される作動器にも適用できるが，以下の記述では複動式の圧力ブースタに限定して説明する。」（原文明細書第１欄６～１５行目）「実施例に示された連続ピストンドライブは，油圧複動力式ブースタであって，図１に基づく公知の手法により，次のように構成される。低圧シリンダ２０内のピストン２１が上記シリンダを２つのシリンダ室２２及び２３に分割し，高圧シリンダ２４，２５及びモータ駆動におけるピストンロッドの役割を果たす高圧ピストン２６，２７が設けられる。その高圧は，配管３０，３１内の逆止弁２８，２９を通って消費設備に交互に導入される。高圧ピストン２６，２７は，戻りストローク中に，配管３４，３５内の逆止弁３２，３３を介して圧力媒体を吸い込む。上記配管３４，３５は，２つの三方弁３７，３８（図１，４，５及び７）によって，圧力配管３９と，液体容器または無圧領域４１へ続く戻し配管４０とに，交互に接続される。低圧シリンダ２０の前記シリンダ室２２及び２３は，分岐４２，４３を通って戻し流れへ交互に接続される。この点は，全ての回路で同様である。さらに，これらの回路の全てにおいて，上記個々の室の状態は，参照文字『ｐ』又は『０』によって示され，それらが正圧力『ｐ』又は零圧力『０』であることを示している。」（原文明細書第２欄３６～５５行目）


「ピストン２１が左方へストロークしているときには，三方弁３８の制御室９６及び管路９４，９９，４３に圧力が無いのに対して，三方弁３７の制御スペース９６［翻訳注記：制御室９６］及び管路９３，９８，４２に圧力『ｐ』が付与されている。連携された２つの二方パイロット弁１００，１０１は，上記ストローク中にバネ［翻訳注記：図２に示されたバネ（参照数字なし）］の押す力で閉じられたままであり，管路９８，９９が前記の制御スペース［翻訳注記：制御室９６］を，分岐路４２，４３を介して等ポテンシャルの低圧シリンダ２０へ接続するので，上記の管路９８，９９によって上記の圧力状態を確実に保持する。例えば，ピストン２１が左方へ移動するときには，シリンダ室２３は，三方弁３７を介して無圧領域４１のリザーバに接続された分岐路４３を通って圧抜きされる。また，その分岐路４３は，制御管路９９，９４を介して前記の制御室９６[翻訳注記：図９の制御室９６]へ接続されて，その制御室を無圧状態に保っている。これと同時に，シリンダ室２２は，三方弁３８を介して圧力源へ接続された分岐路４２を介して圧力媒体を受け入れる。また，その分岐路４２は，制御管路９８，９３を介して三方弁３７の制御室９６[図８の制御室９６]へ接続され，その制御室の圧力を保持する。」（原文明細書第３欄５２～７０行目）「上記の作動ピストン２１の左端位置における反転動作は，前記パイロット弁１００の機械的な動作によってなされ，それにより，前記三方弁３７の制御室［翻訳注記：図８の制御室９６］が圧抜きされると共にシリンダ室２３が圧力『ｐ』を受け入れる。これと同時に，前記三方弁３８の制御室［翻訳注記：図９の制御室９６］に管路９９を介して圧力が付与され，それにより，この弁［翻訳注記：三方弁３８］が切り換えられると共にシリンダ室２２が圧抜きされる。上記の移動方向を反転させた後，前記パイロット弁１００がバネ押し手段［翻訳注記：図２に示されたバネ（参照数字なし）］によって休止位置へ復帰されるが，制御管路９８は，前記三方弁３７の制御スペース［翻訳注記：前記図８の制御室９６］が次の反転動作までは圧力を受けないようしている。前記の二方パイロット弁１００，１０１は，図２に示すように，バネ［翻訳注記：図２に示されたバネ（参照数字なし）］の押し力が，ピストン［翻訳注記：図２のパイロット弁１００のピストン（参照数字なし）］の反対側に作用する圧力に基づく力よりも大きくなるように設計すればよい。復帰動作を備えた弁は，上記バネの押し力に代えて，図３に基づく差圧ピストン［翻訳注記：図３のパイロット弁１００のピストン（参照数字なし）］を使用してもよい。」（原文明細書第３欄７１行～第４欄１４行目）上記記載によれば，甲２発明は，①ピストン２１が左端に到達すると，二方パイロット弁１００の差圧ピストンがピストン２１により左方に押されることによって，制御管路９３が無圧領域４１に通じることにより，②圧力配管３９から三方弁３７を介して制御管路９３に至っていた圧油が，放出され，③これにより三方弁３７が切り替わり，④圧油が，圧力配管３９から三方弁３７を介して導出シリンダ管路４３を通ってシリンダ２３に流入するとともに，⑤制御管路９４に至る圧油により三方弁３８が切り替わり，⑥シリンダ室２２の圧油が三方弁３８を介して戻し配管４０に排出され，⑦ピストン２１が右側に反転動作をするもの（ピストン２１が右端に到達した場合の反転動作も上記同様である。）と認められる。
(3)甲１発明について
甲１には，次の記載がある（訳文は，甲１添付訳文による。）。「本発明の位置センサ取付け装置は，従来発明の位置センサ取付け構造における多くの問題点を克服できる。本発明の位置センサ取付け装置は，シリンダへの確実なネジ接続を提供し，それと同時に，位置センサを収容すると共に支持するハウジングが，連結部材によって提供されたネジ接続に対して自由に回転される。このようにして，シリンダ及び連結部材に対して上記ハウジングが所望の方向へ回転され，そのため，離れて配置された制御装置へ位置センサを接続するための電気配線またはその他の連結部品が機械の形状に応じてハウジングから導出される。これにより，位置センサのハウジングから導出される電気配線またはその他の連結部品が，特殊な取付け構造の必要性なしで任意の有効スペースに配置されるので，機械全体のデザインを簡素化できる。」（原文明細書第２欄３２～５１行目）「図面・特には図１を参照すると，本発明の教示に従って構成された取付け装置に設置した位置センサを有する流体駆動・膨張室シリンダ１０が示されている。従来と同様に，上記の流体駆動シリンダ１０は，典型的には円形断面を有する中空円形状のハウジング１２を含んでいる。第１と第２のエンドプレート１４及び１６は，それぞれ，上記ハウジング１２の反対側の端部に取付けられると共に，図示しない複数の締結ロッドによって相互に連結される。凹形の内部空所１８及び２０は，それぞれ，上記の第１と第２のエンドプレート１４及び１６に形成されると共に，上記シリンダハウジング１２の内部に連通されて，封止された内部室２２を形成している。
孔２４及び２６のような複数の孔は，それぞれ，上記エンドプレート１４及び１６に形成され，上記シリンダ１０内で上記の室２２への入口および排出の接続を提供している。ピストン３０は，上記の室２２内に滑動するように配置されると共に，その室２２内で一端から他端へ軸方向に移動される。上記ピストン３０の前面３４に，拡大されたクッション突起またはプラグ３２が取り付けられる。拡大されたピストンロッド３６は，その一端が上記クッションプラグ３２に連結されると共に，上記ピストン３０と軸方向へ同行移動される。上記ピストンロッド３６の反対側の端部は，前記エンドプレート１４に形成された孔３８を通って滑動するように配置され，そのピストンロッドの外端４０が前記シリンダ１０から外方へ移動可能に延びている。任意の作業部品または部分は，上記ピストンロッド３６の外端４０に連結されて，上記シリンダ１０内でピストン３０が一端から他方へ移動したときに所望の動作を行う。」（原文明細書第３欄８～４０行目）「上記シリンダ１０にピストン位置センサが設けられる。その位置センサは，図１に参照数字５０で例示したように，典型的には，前記エンドプレート１４に形成した孔５２に取り付けられる。上記の位置センサは，ピストンロッドプラグ３２に近接して配置されて，シリンダ１０内のピストン３０行程の行程端を検出する。


シリンダ１０には，どのようなタイプの位置センサを取り付けてもよい。例示であって限定されるものではないが，前記の位置センサ５０は，ピストン行程の行程端で強くなった圧力を検出する圧力動作センサで構成してもよい。それに代えて，図１に示されたような近接スイッチを，シリンダ１０の室２２の端部でクッションプラグ３２を検出するために，前記孔５２内に取付けてもよい。最後に，図３の１００に示すようなプランジャ型スイッチを，ピストン行程の行程端で上記クッションプラグ３２に実際に接触させて検出するために，前記孔５２内に取付けてもよい。」（原文明細書第３欄５２行～第４欄３行目）「図３についていえば，プランジャ型スイッチ１００が記載されている。そのスイッチ１００は，エア弁センサを利用するように変更されている。そのスイッチ１００は，段付き孔１２５を有するハウジング１２１を含み，そのハウジング１２１の下端が，円筒状に形成されると共に，前述したセンサ６２［翻訳注記：センサ用ハウジング６２の誤記と解される］と同様の方法で前記シリンダ孔５２内へ延設される。上記ハウジング１２１の下部１２７はプランジャ１２６をスライド可能に支持し，そのプランジャ１２６は，前記クッション３２［翻訳注記：クッションプラグ３２］に係合されると共に，ハウジング１２１の内部に配置されたバネ１２８の付勢力に抗して上昇される。上記プランジャ１２６が上昇すると，その１つが参照数字１３０で示されている複数の空気ポートの間が連通され，従来の方法により，適切な検出装置が，ピストン３０が所望の位置へ移動したことを確認する。」（原文明細書第５欄１２～２７行目）
上記記載によれば，甲１発明及び甲１事項２は，前記第２，３(2)ア，ウのとおりのものと認められる。
２取消事由１（本件訂正発明１の認定の誤り）について原告は，本件訂正発明１は，出力部材が所定の位置に達したことのほかに，出力部材がその所定の位置に一定時間あることも検知するものである旨を主張する。本件構成要件は，「前記出力部材が所定の位置に達したときに，前記出力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え，前記エア通路のエア圧の圧力変化を介して前記出力部材が前記所定の位置に達し，前記所定の位置にあることを検知可能に構成した」として，「前記所定の位置に達し」たことと「前記所定の位置にあること」の両者を区別し，それぞれを検知するとしているから，語義を考慮すれば，前者は，出力部材が所定の位置まで移動したことを，後者は，出力部材が所定の位置にとどまった状態にあることを規定するものと解される。しかしながら，本件構成要件は，「前記所定の位置にあること」とのみ規定するものであって，所定の位置にとどまった状態にある時間を限定するものではなく，本件明細書にも，この点について何らの記載もない。
そうであれば，「前記所定の位置にあることを検知可能」とは，出力部材が到達した瞬間に所定の位置にとどまった状態にあることのみが検知可能である場合も含むのであるから，「出力部材が所定の位置に達した時に当該位置に出力部材が存在することを検知できるものでさえあれば，その後の出力部材の位置の検知については不明なものであっても，全て本件訂正発明１に含まれる」とした審決の認定（審決４０頁３０～３３行目）には，誤りはない。原告は，「所定の位置にある」時間が，出力部材の駆動の一サイクルである旨を主張するが，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり，失当である。
以上のとおりであり，原告の上記主張は，採用することができない。審決の本件訂正発明１の認定に誤りは認められず，取消事由１は，理由がない。
３取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
相違点２は，前記第２，３(4)イのとおり，本件訂正発明１では「出力部材が所定の位置に達し，前記所定の位置にあることを検知可能」にしたのに対し，甲２発明では「ピストン２１の反転動作可能」にしたもので，「検知」については不明である点である。
そして，甲１事項２は，前記第２，３(2)ウのとおり，「ピストン行程の行程端で，クッションプラグ３２によりプランジャ１２６を上昇させてプランジャ型スイッチ１００の開閉状態を切り換え，複数の空気ポート１３０の間が連通されることでピストン３０が所望の位置に移動したことを確認可能に構成した流体駆動シリンダ１０。」である。
審決は，①甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１も，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００も，ピストンが端部の所定位置に達すると作動する開閉弁式スイッチという点で，用途もスイッチの構造も共通しているとして，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１について甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００を適用することは，当業者であれば容易に想到し得る，②適用されたプランジャ型スイッチ１００に，甲２発明のピストン２１が移動して端部に達し，その位置にあることを検知させることは，当業者が容易に想到し得ると判断する。これに対し，原告は，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１と，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００とは，用途，構造及び機能を異にし，動機付けがなく，阻害要因が存する旨を主張するので，以下，検討する。甲２発明は，前記１(2)のとおりであり，ピストン２１が左端の所定の位置に達したときに，差圧ピストンがピストン２１に押されて移動することにより，二方パイロット弁１００，１０１の開閉状態が切り換えられ，制御管路９３から供給される圧力媒体が無圧領域４１に連通することにより，三方弁３７が切り替わって圧力配管３９からシリンダ２３に圧力媒体が流入するなどして，ピストン２１が右側に反転動作をするものである。そうすると，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１は，ピストンが端部の所定位置に達すると作動する開閉式スイッチであるともいえる。
しかしながら，甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００は，どのような分野でも用い得る慣用技術等であるとまではいえないから，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１を，用途やスイッチの構造が共通しているとの点をもって，直ちに甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００に置換可能であるとはいえない。そして，相違点２は，本件訂正発明１においては，「出力部材の位置検知」であるのに対し，甲２発明においては，「ピストンの反転動作」というものであるから，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１を検知機能を有する甲１事項２のプランジャ型スイッチ１００に置換するには，まず，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１に検知機能を持たせることが動機付けられなければならない（なお，甲２発明の二方パイロット弁１００，１０１の開閉機構がピストン２１の往復動作と連動しているからといって，二方パイロット弁１００，１０１がピストン２１の行程端を検知しているとはいえない。）。


平成２６年１０月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１０２９７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１０月８日
判     決
原        告            Ｘ
訴訟代理人弁理士     鮫    島    信    重
被        告    特許庁長官
指定代理人     渡    邊        真同            二ツ    谷    裕    子同            千    葉    成    就同            窪    田    治    彦同            根    岸    克    弘
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１２－２５３３８号事件について平成２５年９月３０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２３年６月２５日，発明の名称を「超小型節電冷暖房装置」とする特許出願（請求項数１。特願２０１１－１４１２７０号。以下「本願」という。）をした（甲１３）。
特許庁は，平成２４年８月７日付けで拒絶理由を通知し（以下「本件拒絶理由通知書」という。甲５），原告は，同年９月２７日付け手続補正書により，本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書（甲１３）の補正をした（請求項数１。甲７）。
特許庁は，平成２４年１０月３１日付けで拒絶査定をしたため（甲８），原告は，同年１２月２１日，これに対する不服の審判を請求するとともに（甲９），同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書の補正をした（以下「本件補正」という。請求項数１。甲１０）。特許庁は，これを不服２０１２－２５３３８号事件として審理し，平成２５年９月３０日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年１０月１９日，原告に送達された。
原告は，平成２５年１１月５日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正前（平成２４年９月２７日付け手続補正書（甲７）による補正後のもの。以下同じ。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。
以下，本件補正前の請求項１に記載された発明を「本願発明」といい，その明細書（甲７，１３）を，図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項１】
ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，前記二つの流れは冷気と暖気となり，これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする超小型節電冷暖房装置。」
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（下線部は補正箇所である。甲１０）。以下，本件補正後の請求項１に記載された発明を「本願補正発明」という。
「【請求項１】
ファンの回転軸の軸方向に直接冷熱素子を設け，前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，前記二つの流れは冷気と暖気となり，これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする超小型節電冷暖房装置。」
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本件補正のうち，特許請求の範囲についてする事項は，特許請求の範囲の減縮，請求項の削除，誤記の訂正，又は明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものとは認められないから，本件補正を却下し，②本願発明は，本願の出願日前に頒布された刊行物である特表２００８－５３３４１４号公報（以下「引用例」という。甲１）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，本願は拒絶すべきものであり，③念のため本願補正発明についても検討すると，引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，進歩性を有するものとはいえない，というものである。
本件審決が認定した引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。），本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
「外気を吸引しうる入口開口部を備えた頂端部を有し，かつ上方部分および下方部分，並びに底端部を有し，さらに前記底端部の近くに，低温出
口および高温出口を有するハウジングと，
前記ハウジングの上方部分に取り付けられ，前記入口開口部を通して外気を吸引し，ハウジングの下方部分内に空気を流入させるブロワーと，下方部分内に取り付けられ，前記ハウジングの底端部まで延び，前記ハウジングの高温側と低温側との間にシールされた壁を形成する熱電気デバ
イスとを備え，
上記ブロワーは，軸方向翼タイプであり，ブロワーモータと，多数のイ
ンペラーブレードを有し，
上記熱電気デバイスは，１対の薄い金属製ベースプレートの間に挟持さ
れるペルチエ効果モジュールであり，
上記インペラーブレードの回転軸の軸方向に上記熱電気デバイスが設け
られ，
前記外気は，ヒートポンプ内に吸引され，低温側で冷却され，熱は，高温側まで移動し，冷却された空気は，低温出口から流出し，加熱された空気は，高温出口から流出されるようになっている熱電気ヒートポンプ。」
イ本願発明と引用発明の一致点
「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，前記二つの流れは冷気と暖気となり，これらを同時に且つ別々に得る節電冷暖房装置。」である点。
ウ本願発明と引用発明の相違点
節電冷暖房装置が，本願発明では，超小型であるのに対し，引用発明では，超小型か否か定かでない点。
第３当事者の主張
１原告の主張
取消事由１（本件補正を却下する決定の誤り）
ア本件審決は，本件補正は，本願発明（本件補正前の請求項１に記載された発明）について，①「ファンの回転軸の軸方向に」と「冷熱素子を設
け」との間に「直接」を追加，②「冷
熱素子を設け，」と「前記ファンからの」との間の「且つ」を削除するこ
を内容とする補正事項を含むものであ
るところ，「直接」を追加した本願補正発明にお


ける「直接冷熱素子を設け」るという特定事項は，冷熱素子を何か対象物に対してじかに接して設けることを意味するものと解されるが，「軸方向」とは，方向を表す用語であって冷熱素子を設ける対象物とはなり得ず，冷熱素子を「直接」何に設けるのか不明であって，「直接」を追加することで発明を特定するために必要な事項をどのように限定しようとするものであるのか明確でないから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず，また，も，特許請求の範囲の減縮を目的とするものと
はいえないことは明らかであり，さらに，及び
削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことも明らかであるから，不適法であるとして，本件補正を却下した。さらに，本件審決は，念のためとして，本件補正が「特許請求の範囲の減縮」に該当したとしても，本願補正発明は，引用例に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を有する発明とはいえず，本件補正は不適法であるとした。
イ本件補正は特許法１７の２第５項の規定に違反するものではないこと
（取消事由１－１）
は，本願明
細書の【図１０】及び段落【００２５】に，「ファン８の回転軸１４に対してペルティエ素子７が直接且つ垂直方向に取り付けられている。」ことが記載されていることから，一目瞭然であるといえる。
そして，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設
け」という本件補正前の請求項１の記載では，「ファンの回転軸の軸方向」に「冷熱素子」がどのような態様で設けられているのか明確でないので，これを明確にするために本願明細書の【図１０】～【図１６】の図面に忠実に補正するものであり，「明りようでない記載の釈明」（特許法１７条の２第５項４号）に該当することは明らかである。
被告の主張に対する反論について
ａ被告は，【図１０】には，冷熱素子７とファン８との間に，ファン８を取り囲む二重線で示されるファンケース下面が存在し，冷熱素子７とファン８とはファンケース下面により離隔していることが明らかである旨主張するが，「ファンケース」は存在しておらず，冷熱素子７とファン８とは直接接合しているから，被告の指摘は当たらない。ｂ被告は，直接冷熱素子を設ける対象物がファンの回転軸であると善解したとしても，この場合，冷熱素子自体がファンの回転軸とともに回転する構成となり，回転によって温風と冷風とが混合してしまい，その結果，本願補正発明が冷熱機能を発揮することを阻害してしまう旨主張するが，冷熱素子は回転しない。
したがって，本件補正のうち，請求項１の記載に係る補正は，明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，特許法１７条の２第５項の規定に違反するものではなく，本件審決が本件補正を却下したのは誤りである。
明りよ
うでない記載の釈明」には該当しないとしても，本件補正は，「特許請求の範囲の減縮」に該当する。
ウ本願補正発明は独立特許要件を備えるものであること（取消事由１－２）
本願補正発明は，引用例に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものではないから，独立特許要件を備えるものであって，本件審決が，本件補正が「特許請求の範囲の減縮」に該当したとしても，本願補正発明は引用例に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を有する発明とはいえず，本件補正は不適法であるとしたのは誤りである。
取消事由２（本願発明と引用発明との相違点の看過及び容易想到性判断の誤り）について
ア本件審決は，本願発明と引用発明とが，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，前記二つの流れは冷気と暖気となり，これらを同時に且つ別々に得る節電冷暖房装置。」である点で一致し，節電冷暖房装置が，本願発明では，超小型であるのに対し，引用発明では，超小型か否か定かでない点で相違するとした上で，本願明細書の段落【０００１】の記載から，本願発明でいう「超小型」とは，人が携帯できる程度の大きさを意味するものと認められるところ，引用例の段落【００５６】には，引用発明は，人が身につける他の物品，例えばヘルメット，ベストなどにも使用できる旨が記載されていることから，引用発明の熱電気ヒートポンプを，人が携帯できる程度の大きさ，すなわち超小型とすることは，当業者が容易に想到し得たことであり，本願発明は，引用例に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとする。イ本願発明と引用発明との一致点，相違点に係る認定の誤りについて
本願発明の特徴等
ａ本願発明では，別紙１参考図Ａにあるように，ファン１が，冷熱素子４と垂直に且つ固着して取り付けられている。ファン１の回転軸は，モータの軸と一体構造になっており，その結果，ファン１が回転すると，風３，３′はファン１と冷熱素子４により分離され，それぞれ冷熱面５，放熱面５′に風を送る。本願発明の場合，ファン１と冷熱素子４が完全に一体結合されているので，それぞれの面に他方の風が混ざり合うことはない。
以上のとおり，本願発明の特徴は，ファンの風を冷熱素子に直接吹き付ける構成をとっているので，①ファンから送られた空気を二つの流れに完全に分離することができるものであり，しかも，温風側と冷熱側とで風が混ざり合うことはなく，②構成が簡単になり，且つ超小型化が可能になり，その結果，効率のよい超小型の冷暖房装置を提供することができるというものである。
本願発明は，「ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」することにより，ファンからの空気流を冷熱素子に直接当てている。このことは，本願明細書の【図１０】及び段落【００２５】の記載からも明らかである。
ｂ引用例の【図３】に記載された装置は，インペラーブレード７４と熱電気デバイス８０との間にブロワー７０を設けており，このため，インペラーブレード７４の送風を熱電気デバイス８０に直接当てることはできないものである。
すなわち，引用発明では，別紙１参考図Ｂにあるように，ファン１からの風が双方の面に独立に且つ完全に分離された状態で流れることはない。冷熱素子４はファン１とは固着して取り付けられていないので，冷熱面５に流れる風６，７と放熱面５′に流れる風６′，７′とは完全に分離されることはなく，双方の風が１０と１０′に示すように混ざってしまう。


以上のとおり，本願発明と引用発明とはその特徴が異なるものであるから，本件審決が，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し」を本願発明と引用発明との一致点として認定したのは誤りであり，本願発明と引用発明とは，本願発明が，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」する構成を有するのに対し，引用発明はこのよう
な構成を有しない点においても相違する
ウ容易想到性判断の誤りについて
引用例の【図３】には，熱電気デバイス８０にブロワー７０から風を送る技術が開示されている。ブロワー７０の構成は明らかではないが，モータとファンからなり，ファンで発生した風を熱電気デバイス８０に送っていることは明らかである。引用例の段落【００２８】には，「ブロワー７０は（１対の支持ストラット７３によって保持された）ブロワーモータ７２と，多数のインペラーブレード７４を有している。」と記載されていることから，本願発明の「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，」という構成をとることはできない。引用発明では，熱電気デバイス８０と単一ブロワー７０を少しでも離間して配置すると，必ず空気の乱流が発生し，冷風と温風が混ざるので，冷気と暖気の効率的な送風をすることができない。これに対し，本願発
風を冷熱素子
に直接吹き付けることで，ファンから送られた空気を二つの流れに完全に分離することができるものであり，しかも，温風側と冷熱側とで風が混ざり合うことはなく，その結果，効率のよい冷暖房装置を提供することができるという作用効果を奏する。
したがって，当業者であっても，引用発明から，本願発明の「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，」との構成を容易に想到することはできない。
について
引用発明は，ブロワー７０からの風を熱電気デバイス８０に送風するものであり，ブロワー７０が存在しているため，本願発明に示すような，例えば３㎝×３㎝×４㎝という超小型の冷暖房装置を想到し，実現することはできない。
本願発明における「超小型化」は，３㎝×３㎝×４㎝という一般的な常識を遙かに超える小型化であり，冷熱素子とファンとを直接接合させるという本願発明の構成により初めて実現することのできるものである。以上のとおり，当業者であっても，引用発明から，本願発明を容易に想到し得たものではないから，本件審決が，本願発明は引用例に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとしたのは誤りである。
以上によれば，①本件補正は，特許法１７条の２第５項４号の「明りようでない記載の釈明」に該当するものであり，仮に，本件補正が「明りようでない記載の釈明」に該当しないとしても，同項２号の「特許請求の範囲の減縮」に該当し，かつ，本願補正発明は独立特許要件を備えるものであるから，本件補正を却下した本件審決の判断は，いずれにせよ誤りであり，②仮に，本件補正が却下されるべきものであるとしても，本願発明が引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの本件審決の判断は誤りであり，本件審決は違法であるから，取り消されるべきものである。
２被告の主張
取消事由１（本件補正を却下する決定の誤り）についてア取消事由１－１（本件補正は特許法１７の２第５項の規定に違反するものではないこと）について
本件補正は，以下のとおり，「明りようでない記載の釈明」及び「特許請求の範囲の減縮」には該当しない。
ａ特許法１７条の２第５項４号の「明りようでない記載の釈明」は，「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」に限られる。
そして，本件拒絶理由通知書（甲５）において，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け」なる記載が不明確である旨の指摘はされ
ていないので，「直接冷熱素子を設け」という補正
「明りようでない記載の釈明」に該当しない。
原告自身，その準備書面で，本件補正前の請求項１の記載（本願発明）は，「明確な構成となっている。」と述べるように，本件補正前において，本願発明の特許請求の範囲は「明確な」構成となっていることからも，本件補正は，「明りようでない記載の釈明」には該当しないことが明らかである。
ｂ本件審決は，「直接冷熱素子を設け」という補正の意味について，本願明細書には「直接」という文言は記載されておらず，また，「直接」に関する説明等もないから，本願明細書からは「直接」という文言が何を意味するか特定されないことを示し，続いて，広辞苑第六版（乙１）によれば「直接」とは「中間に隔てるものがなく，じかに接すること」を意味するところ，本願補正発明の「軸方向」は，単に方向を表す用語であって冷熱素子を設ける対象物とはなり得ないから，「直接」を上記のように解釈しても冷熱素子を設ける対象物が特定さ
発明を特定するた
めに必要な事項をどのように限定して特許請求の範囲を減縮するのか
は「特許請求の範囲の減縮」に該当
しないことを説示するものであり，上記説示にも誤りはない。ｃ原告は，本願明細書の【図１０】及び段落【００２５】の記載から，「直接冷熱素子を設け」という補正の意味は一目瞭然である旨主張する。
しかしながら，【図１０】及び段落【００２５】を参酌するとしても，【図１０】には，冷熱素子７とファン８との間に，ファン８を取り囲む二重線で示されるファンケース下面が存在し，冷熱素子７とファン８とはファンケース下面により離隔していることが明らかであって，この実施例では本願補正発明の「ファンの回転軸の軸方向に直接冷熱素子を設け」という要件を充足しない。
したがって，原告の指摘する図面や明細書の記載を参酌しても，冷熱素子を「直接」何に設けるのかいよいよ特定されないものであって，「釈明」には該当しない。
なお，直接冷熱素子を設ける対象物がファンの回転軸であると善解したとしても，この場合，冷熱素子自体がファンの回転軸とともに回転する構成となり，回転によって温風と冷風とが混合してしまい，その結果，本願補正発明が冷熱機能を発揮することを阻害してしまうから，やはり，「釈明」には該当しない。


本件補正は，上記のとおり，「明りようでない記載の釈明」及び「特許請求の範囲の減縮」には該当せず，また，請求項の削除，誤記の訂正にも該当しないから，特許法１７条の２第５項の規定に違反するものである。
イ取消事由１－２（本願補正発明は独立特許要件を備えるものであること）について
前記アのとおり，本件補正は却下されるべきものであり，本件審決に誤
りはないが，本件審決は，
けること」を意味し，本件補正の目的が「特許請求の範囲の減縮」に該当すると仮定した場合について，本願補正発明が独立特許要件を備えるものであるかについて検討を加え，引用発明において，インペラーブレード７４と近接して熱電気デバイス８０を設けることは，当業者が容易になし得たことであるなどとして，本願補正発明は，引用例に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとした。本件審決の上記判断に誤りはなく，本願補正発明は独立して特許を受けることができないものである。
ウ以上のとおり，本件審決が本件補正を却下した点に誤りはない。取消事由２（本願発明と引用発明との相違点の看過及び容易想到性判断の誤り）について
ア相違点の看過について
原告は，本願発明が，ファンの風を冷熱素子に直接吹き付ける構成を有することを前提として，本願発明は，ファンの風を冷熱素子に直接吹き付けるので，ファンから送られた空気を二つの流れに完全に分離することができるものであり，しかも，温風側と冷熱側とで風が混ざり合うことはない点に引用発明とは異なる特徴を有するとして，本願発明と引用発明とは，本願発明が，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」する構成を有するのに対し，引用発明はこのような構成を有しなしかしながら，そもそも冷熱素子の配置に関して，本願発明においては，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し」たことのみを構成要件とし，ファンからの空気流を冷熱素子に直接当てることを発明の構成とするものではないから，引用例の【図３】に示される形態において，送風を熱電気デバイス８０に直接当てることができるかどうか
にかかわら
とはいえない。
原告の上記主張は，本願発明の特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
本願発明の「ファン」は，本願明細書の【図１０】において図番８により示される部材である。
本件審決は，引用例の【図３】のインペラーブレード７４について，「外気を吸引し，下方部の熱電気デバイスに空気を流入させるものであることから，上記「多数のインペラーブレード」は，本願発明の「ファン」に相当する。」ことを示し，「引用発明の「熱電気デバイス」は，「下方部分内に取り付けられ，ハウジングの底端部まで延び，前記ハウジングの高温側と低温側との間にシールされた壁を形成する」ものであり，また，ブロワーにより入口開口部を通して吸引された外気は，低温出口及び高温出口から流出するものであるから，上記「熱電気デバイス」自体は，本願発明でいう「ファンからの一つの空気流を」「二つの流れに分離」するものである。」ことを示した上で，本願発明と引用発明の一致点として「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し」を含む一致点を認定している。
上記のように，本件審決は，本願発明の特許請求の範囲の記載に即して本願発明と引用発明との一致点，相違点を適切に認定しており，本件審決には相違点の看過はない。
原告の主張について
引用例の【図３】に記載された熱電気ヒートポンプにおいては，「ブロワーモータ７２」と「インペラーブレード７４」との配置上，「インペラーブレード７４」と「熱電気デバイス８０」とが，本願明細書の【図１０】に記載されたものと比較して離れた位置となっている。これに対し，本願明細書の【図１０】においても，吸気１３は下方向へ流れて冷熱素子７で分割されており，ファン８と冷熱素子７との間に空間が設けられている。
すなわち，本願明細書の【図１０】と引用例の【図３】のものはいずれも，ファンと冷熱素子との間に空間が存在しているが，技術常識に鑑みて，この空間はファンと冷熱素子とが相対回転するために不可避のものであり，程度の差こそあれ，温風側と冷風側とで風がある程度は混ざり合うことになる。
このファンと冷熱素子との間の空間は，原告が自身の主張に用いる別紙１の参考図においても存在している。なお，上記参考図はよどみ点における空気の流れが不自然であり，本願発明では風が混ざり合うことはないという原告の主張は技術常識に反するものであって，誤りである。審尋の回答書（甲１２）における「熱電気デバイス８０と単一ブロワ―７０を少しでも離間して配置すると必ず空気の乱流が発生する」との原告の主張とも矛盾するものである。
イ容易想到性の判断について
原告は，本願発明は，ファンの風を冷熱素子に直接吹き付けるので，①ファンから送られた空気を二つの流れに完全に分離することができるものであり，しかも，温風側と冷熱側とで風が混ざり合うことはなく，②構成が簡単になり，且つ超小型化が可能になり，その結果，効率のよい超小型の冷暖房装置を提供することができる点で，引用発明とは異なる特徴を有する旨主張する。
しかしながら，そもそも冷熱素子の配置に関して，本願発明の特許請求の範囲には「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け」と特定されているにすぎず，ファンの風を冷熱素子に直接吹き付けることは特定されていないから，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
「超小型化」について
ａ原告は，本願発明は，「構成が簡単になり，且つ超小型化が可能になる」との効果を奏する旨主張する。
構成につき容易想到性が認められる発明に対して，それにもかかわらず，それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには，その発明が現実に有する効果が，当該構成そのものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを要するというべきである。
構成を簡単にして装置を小型化することは，斯界において一般的な技術課題であって，本願発明において，超小型化が可能になるという効果も，引用例及び周知技術から予想することのできない格別な効果であるとはいえない。


ｂ本件審決が説示するとおり，本願発明にいう「超小型」とは人が携帯できる程度の大きさを意味するが，引用例には人が身につける他の物品にも使用できる旨が記載されているのであるから，引用発明は，本願発明でいう「超小型」にも適用できることが明らかである。ｃしたがって，本願発明における「超小型化が可能になるという効果」は，予想されるところと比べて格段に異なる効果であるとはいえないから，本件審決が，超小型とすることは当業者が容易に想到し得たことであると判断した点に誤りはない。
なお，原告が主張するように，ファンとモータとを一体構造とした形態の送風機を用いることも，例えば乙第２号証や第３号証に示されるように周知の事項であるから，引用発明においては，このような形態の送風機も当然に採用し得るものである。
ウ以上のとおり，本件審決に原告主張の相違点の看過はなく，また，容易想到性の判断にも誤りはない。
以上によれば，原告の主張する取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求は棄却されるべきである。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本件補正を却下する決定の誤り）について原告は，本件補正のうち，請求項１の記載に係る補正は，明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，特許法１７条の２第５項の規定に違反するものではなく，また，仮に，上記補正が明りょうでない記載の釈明に該当しないとしても，特許請求の範囲の減縮に該当し，しかも，本願補正発明は，引用例に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものではないから，独立特許要件を備えるものであって，本件審決が本件補正を却下したのは誤りである旨主張するので，以下において判断する。取消事由１－１（本件補正は特許法１７の２第５項の規定に違反するものではないこと）について
ア本件補正の内容
本件補正前の請求項１の記
載わち，本件補正前の請求項１の記載について，①「ファンの回転軸の軸方向に」と「冷熱素子を設け」との間に「直接」を追加する補正事項（補正イ，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け」という本件補正前の請求項１の記載では，「ファンの回転軸の軸方向」に「冷熱素子」がどのような態様で設けられているのか明確ではないので，これを明確にするために補正するものであり，「明りようでない記載の釈明」（特許法１７条の２第５項４号）に該当する旨主張する（なお，原告項のうち
いずれを目的とするものかについて，何らの主張もしていない。）。本件補正は，拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求と同時されたもの（特許法１７条の２第１項４号）であり，補正事特許請求の範囲についてするものであるから，同条第５項に掲げる，「第３６条５項に規定する請求項の削除」（１号），「特許請求の範囲の減縮」（２号），「誤記の訂正」（３号），又は「明りようでない記載の釈明」（４号）を目的とするものでなければならない。そして，同法１７条の２第５項４号は，「明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」と規定し，明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を，拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに制限している。
本願に係る特許庁における手続の経緯は，前記第２の１記載のとおりであり，特許庁は，平成２４年８月７日付けで拒絶理由を通知しているが，本件拒絶理由通知書（甲５）に記載された拒絶理由は，請求項１に係る発明は，下記引用文献等に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができず（理由１），下記引用文献等に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて，その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない（理由２），というものであり，本件拒絶理由通知書の備考欄には「引用文献１には，ｐ型熱電半導体２２１・ｎ型熱電半導体２２２の低温側スリット入電極露出板２２４と高温側スリット入電極露出板２２３を同時に送風し，更に冷風と暖風を冷風ノズル２５・電気絶縁材煙突２６に分離して排出させることにより冷風と暖風を得る卓上冷房装置２１などが開示されている。本願請求項１に係る発明と比較しても差異が認められない。引用文献２～５にも，本願の冷暖房装置と同様のものが開示されている。」と記載されている。
１特開２００４－３３２９５４号公報
２特開２０００－０３４６０１号公報
３特表２００８－５３３４１４号公報
４特開平０７－２６５１７３号公報
５実願昭６０－２０１３４８号（実開昭６２－１０８７１７号）の
マイクロフィルム
拒絶理由通知書において，「ファンの回転軸の
軸方向に冷熱素子を設け」との請求項の記載が不明確である旨の指摘はに示す事項についてするものとは認められない。
明りようでない記載の釈明（拒絶理由通
知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」（特許法１７条の２第５項４号）には該当しないから，原告の上記主張は理由がない。
ウ次に，   （１号
ないし３号）を目的とするものに該当するか否かについて検討する。請求項１の「ファンの回転軸の軸方向に
冷熱素子を設け」の「ファンの回転軸の軸方向に」と「冷熱素子を設け」との間に「直接」を追加し，「ファンの回転軸の軸方向に直接冷熱素子を設け」と補正するものである。
しかしながら，本件補正後の請求項１の記載は，「ファンの回転軸の軸方向に直接冷熱素子を設け，前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，前記二つの流れは冷気と暖気となり，これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする超小型節電冷暖房装置。」というものであって，本願発明において「ファンの回転軸の軸方向に設け」としていた冷熱素子を設ける態様を，「直接」の語を追加することによって，いかなるものに補正しようとするものであるのか明らかであるとはいえない。
したがって，「ファンの回転軸の軸方向に」と「冷熱素子を設け」との間に「直接」を追加することにより，発明を特定するために必要な事項を限定するものであるのか，あるいは，どのように限定するものであるのか明らかであるとはいえないから，「特許請求の範囲の減縮」（特許法１７条の２第５項２号）に該当するとは認められない。


に係る補正が，「第３６条５項に規定する請求項の削除」（特許法１７条の２第５項１号）及び「誤記の訂正」（同項３号）に該当するものでもないことは明らかである。
エ原告の主張について
原告は，の意味内容は，本願明細書の【図
１０】及び段落【００２５】に，「ファン８の回転軸１４に対してペルティエ素子７が直接且つ垂直方向に取り付けられている。」ことが記載され
ており，一目瞭然である明りようでな
い記載の釈明」に該当する旨主張する。
しかしながら，前記
理由通知書に記載された事項についてするものではないから，「明りようでない記載の釈明」に該当せず，原告の主張は，その点において前提を欠くものである。
次に，原告の主張の趣旨を「特許請求の範囲の減縮」に関するものと考えたとしても，前記のとおり，本件補正後の「ファンの回転軸の軸方向に直接冷熱素子を設け」との記載は，冷熱素子を設ける態様をいかなるに係る補正が，本願発明における冷熱素子を設ける態様を本願明細書の【図１０】及び段落【００２５】に示される実施例３の態様に限定するものであることが明らかであるとはいえない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
なお，原告は，本願明細書の【図１０】及び段落【００２５】に示される実施例３において，「ファン８の回転軸１４に対してペルティエ素子７が直接且つ垂直方向に取り付けられてい」ても，「冷熱素子７は回転しない。」と主張するものの，上記の場合にペルティエ素子７が回転しない理由やその機序については何ら説明しておらず，その主張の意味するところは，結局のところ判然としないといわざるを得ない。
オ以上のとおり，本件補正のうち   は，特許請求の範囲の減縮，請求項の削除，誤記の訂正，又は明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものとは認められないから，本件審決が本件補正を却下した点に誤りはない。
よって，その余の点（取消事由１－２）について判断するまでもなく，原告の主張する取消事由１は理由がない。
２取消事由２（本願発明と引用発明との相違点の看過及び容易想到性判断の誤り）について
原告は，本件審決は，本願発明と引用発明との対比において，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し」を一致点として認定したが，本願発明は，ファンの風を冷熱素子に直接吹き付ける構成をとっているので，①ファンから送られた空気を二つの流れに完全に分離することができるものであり，しかも，温風側と冷熱側とで風が混ざり合うことはなく，②構成が簡単になり，且つ超小型化が可能になり，その結果，効率のよい超小型の冷暖房装置を提供することができるというものであるのに対し，引用例の【図３】に記載された装置は，インペラーブレード７４と熱電気デバイス８０との間にブロワー７０を設けており，このため，インペラーブレード７４の送風を熱電気デバイス８０に直接当てることはできないものであるから，上記一致点の認定は誤りであり，本願発明と引用発明とは，本件審決が認定した，節電冷暖房装置が，本願発明では，超小型であるのに対し，引用発明では，超
，本願発明が，「ファンの
回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」する構成を有するのに対し，引用発明はこのような構成を有しない点）においても相違するにもかかわらず，本件審決
そして，原告は，相違
に想到するこ
に基づいて，
引用発明にはない顕著な効果を奏するものであるから，本願発明は，引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない旨主張する。
本願明細書の記載事項等
ア本願発明の特許請求の範囲の請求項１   のとお
りである。
イ本願明細書（甲７，１３）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙２の本願図面目録を参照。）。
技術分野
「本発明の技術分野は，節電超小型でコンピュータ使用者が机上で使用したり携帯出来る事を特徴とした超小型節電冷暖房装置に関する。」
（段落【０００１】）
背景技術
「・・・先行技術の冷暖房装置は，機械的な動力を用いている点において，節電は難しくその上機器の大型化および大型化に伴う高価格化が問題となる。」（段落【０００３】）
発明が解決しようとする課題
「先行技術の冷暖房装置に比べ，小型で節電効果の高い超小型節電冷暖房装置を創る。」（段落【０００４】）
課題を解決するための手段
「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し，前記二つの流れは冷気と暖気となり，これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする。」（段落【０００５】）
発明の効果
「使用エネルギーが少なく節電ができる。より効率が良いので超小型になり，安価に製造できる。AC電源はもとより，USBやリチウムバッテリなどの様々な電源を使用出来る。コンピュータのUSBを使い机上で使用できる。又オフィスでAC電源により使用できる。家庭でバッテリにより携帯用として外出先で使用できる。服につけて体を冷却又は暖房出来るなど，従来のエアコンではできなかった個人空間用エアコン，携帯エアコン，机上エアコン，頭脳向上，健康促進が出来る上，節電もできるという画期的な究極の超小型で節電エアコンである。座って又は寝ながら人体に用いて頭寒足熱により健康を良くし，頭の働きを良くする。」
（段落【０００６】）
発明を実施するための形態
「【実施例１】
図４は本発明の超小型節電冷暖房装置の断面図である。１は冷風送風菅，２は冷風出口，３は暖風送風菅，４は暖風出口，５は筐体，６はゴム足，７はペルティエ素子，８はファン，９は吸気窓，１０は電源ケーブル，１１はUSB端子，１２は暖冷仕切り板，１３吸気，１４はモータ，１５は冷風送風，１６は暖風送風，１７は冷却面，１８は放熱面，１９は冷風，２０は暖風，２１は冷風，２２は暖風である。」（段落【０００８】）


「まず，USB端子１１を机の上などのパソコンにあるＵＳＢ差込口に差し込むと，ＵＳＢ端子１１から電源ケーブル１０へ直流電流が供給される。モータ１４への直流電流の供給によりファン８は回転し，空気は筐体５の中へゴム足６で浮いた空間を通り，ファン８のケース３２の下側の吸気窓９から吸気１３される。ファン８により，送風１５，１６が行われる。直流電流の供給により，ペルティエ素子７は放熱面１８で放熱を行い，冷却面１７で冷却を行う。放熱面１８を冷やす空気は暖風２０となる。冷却面１７により冷やされた空気は冷風１９となる。暖風２０は暖風送風菅３により暖風出口４へ送られて暖風２０となって，暖風出口４から排出される。冷風１９は冷風送風管１により冷風出口２へ送られて，冷風出口２から排出される。暖冷仕切り板１２は熱せられた空気と冷やされた空気が混じらないためにある。ゴム足６は超小型節電冷暖房装置を支え，滑り止めであると同時に，筐体５の下のファン８のファンケース３２の吸気窓９から吸気１３を行うための隙間を提供する。」
（段落【００１２】）
「図５は本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例１の図３（判決注・図４の誤記と解される。）を直角方向から見た断面図である。ファンケース３２とペルティエ素子７のサイズが合わない場合に，冷却が暖却とミックスする事を防止する暖冷仕切り板１２とペルティエ素子７により，筐体５は放熱面１８の側と冷却面１７の側に完全に分けられ，冷熱効率が最高になって熱せられた空気と冷やされた空気が有効に混じらないようになって排出される。」（段落【００１４】）
「図６は本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例１の上面図である。筐体５，暖冷仕切り板１２，ペルティエ素子７，冷風送風菅１，暖風送風菅３，ファン８の関係が判る説明図である。この図からも暖冷仕切り板１２とペルティエ素子７による壁により，筐体５は冷却面１７の側と放熱面１８の側に完全に分けられ，熱せられた空気と冷やされた空気が混じらないようになっている。筐体５の冷却面１７の側の冷風１９がファン８により冷風送風菅１を通って冷風出口２から排出される。筐体５の放熱面１８の側の暖風２０がファン８により暖風送風菅３を通って暖風出口４から排出される。」（段落【００１５】）
「実施例１で実施したペルティエ素子７は３０×３０ｍｍであり，冷風送風菅１，暖風送風菅３，冷風出口２，暖風出口４の内径は８ｍｍФとした。USBから５Vを供給する。３０×３０ｍｍを超える大きさのペルティエ素子７を使用し，電圧および電流とも大きくなり，ＵＳＢ端子による電源では足りなくなる場合は，本発明の他の実施例に示す。」（段落【００１８】）
「【実施例２】
図８は本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例２の断面図であり，実施例１の図５に対応する。ペルティエ素子７とファン８と筐体５のサイズを合わせることにより，実施例２では暖冷仕切り板１２を無くして，ペルティエ素子７のみで仕切り板を兼用し，筐体５を冷却面１７と放熱面１８に暖冷仕切り板１２無しに完全に分けて，冷却された空気と放熱された空気が混じらないようにするので暖冷仕切り板１２による放冷放熱の熱損失が少なく，且つ筐体５も小さくなり，熱効率向上，小型化，コストダウン，般帯客器，転置，在庫保利となる実施例である。」（段落【００１９】）
「図９は本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例２の上面図であり，実施例１の図６に対応する。筐体５，ペルティエ素子７，冷風送風菅１，暖風送風菅３，ファン８である。この図からもペルティエ素子７とファン８と筐体５の寸法を同じにする事により，筐体５は冷却面１７と放熱面１８が完全に分けられ，熱せられた空気と冷やされた空気が混じらないようになっている。筐体５の冷却１７の側の冷風１９がファン８により冷風送風菅１を通って排出される。筐体５の放熱面１８の側の暖風２０がファン８により暖風送風菅３を通って排出される。」（段落【００２０】）
「先行技術から分かるように冷暖房の技術は，放熱と冷却が同時に発生する技術であるので，冷却面１７と放熱面１８を如何に効率的に冷却，放熱ができるかが重要なポイントとなる。したがって，筐体５をペルティエ素子７またはペルティエ素子７及び暖冷仕切り板１２を用いて，筐体５を冷却面１７の側と放熱面１８の側に完全に分けて，熱せられた空気と冷やされた空気が混じらないように急速に除去することは，熱効率が良い節電ができ，小型化ができる冷暖房装置を得る効果がある。」
（段落【００２１】）
「実施例２で実施したペルティエ素子７は３０×３０ｍｍであり，冷風送風菅１，暖風送風菅３，冷風出口２，暖風出口４の内径は１３ｍｍФである。」（段落【００２２】）
「【実施例３】
図１０は本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例３の断面図である。２９は冷風出口，３０は暖風出口，３８はリチウムバッテリ，３９はバッテリケース，下板４０である。実施例３では冷風送風菅１と暖風送風菅３を無くして，筐体５の側面下部に冷風出口２９と暖風出口３０を設けている。実施例１および実施例２よりも携帯性が良くなっている。ファン８の位置を上下逆にし，筐体５の下側にバッテリケース３９を設けて，その中にリチウムバッテリ３８を入れる。リチウムバッテリ３８をバッテリケース８１にパッチリ入れると，リチウムバッテリ３８がペルティエ素子７とファン８に並列接続されて，ファン８が回転し，ペルティエ素子７が冷却面１８で冷却を始め，放熱面１７で放熱を始める。ファン８の回転により，上部の吸気窓９から吸気１３を行い，冷却面１７で冷却された空気が，冷風送風１５により，冷風出口２９に押し出され，冷風２１となって排出される。同時にファン８の回転により，吸気窓９から吸気１３を行い，放熱面１８で放熱された空気が，暖風送風１６により，暖風出口３０に押し出され，暖風２２となって排出される。」
（段落【００２５】）


「図１１は本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例３の見取図である。ファン８の回転により，吸気１３が行われ，冷却面１７で冷却された空気が，冷風送風１５により，冷風出口２９に押し出され，冷風２１となって排出される。また，ファン８の回転により，吸気１３を行い，放熱面１８で放熱された空気が，暖風送風１６により，暖風出口３０に押し出され，暖風２２となって排出される。」（段落【００２６】）「実施例３に示すペルティエ素子７は３０×３０ｍｍであり，冷風出口２９，暖風出口３０のサイズは幅２８ｍｍ高さ１０ｍｍとした。人は局所的に冷たい風を体に当てることで体をひやすことができる。また，人は局所的に暖かい風を体に当てることで体をあたためることもできる。実施例３の超小型節電冷暖房装置は小型で携帯性が良いので，本発明装置を手に持ち，冷風出口２９からの風を顔３１に当てると涼しくなるし，暖風出口３０を身体の冷えた部分に当てれば暖かくなる。又，持ち運んで必要な場所に冷風２１や暖風２２を送風できる効果がある。」（段落【００２７】）
「本発明の実験では８．３×８．３×２．４ｍｍの小さいペルティエ素子７で十分な効果が得られた本装置を本発明者は試作し，縦３０ｍｍ横３０ｍｍ高さ３０ｍｍ，容積２７㎤，重さ４１ｇの世界最小，最軽量のエアコンで冷却温度１４．５℃でこれは大型エアコンを２４℃に設定した時の冷風出口と同じ温度であり，しかも６畳用エアコンが４００ワットの電力が必要なのに対し，本発明は僅か４ワット即ち百分の一の電力で同じ効果を持ち得る画期的発明である。」（段落【００３１】）
「本発明の超小型節電冷暖房装置の実施例１，実施例２および実施例３に共通しているところは，ペルティエ素子７により，筐体５は冷却面１７の側と放熱面１８の側に完全に分けられ，冷やされた空気と熱せられた空気が混じらないようになっていることと，ペルティエ素子７の冷却面１７と放熱面１８に垂直に送風１５，１６がなされて，細い冷風出口２および暖風出口４からそれぞれ冷風２１および暖風２２が排出出されるという特徴である。この構造により，冷風２１と暖風２２を排出させる送風１５と送風１６の役割と，とペルティエ素子７の放熱の役割を兼ねることができ，ペルティエ素子７を用いて上記に説明したような効果的な超小型節電冷暖房装置が可能となる。」（段落【００３９】）
産業上の利用可能性
「節電して冷暖房出来，しかも超小型で安価なので，コンピュータと共にオフィスや工場や自宅でくつろで快適に，衣服につけて野外で冷暖房が快適に，又，医学上健康維持，治療，勉強や頭を使う人の頭脳活性化など広い範囲に手軽に小型，軽量，安価の上，節電によりエアコンが出来る画期的発明である。」（段落【００４４】）
ウ前記ア及びイの記載によれば，本願発明の構成及びその特徴は以下のとおりであると認められる。
先行技術の冷暖房装置は，機械的な動力を用いている点において，節電が難しく，その上，機器の大型化及びそれに伴う高価格化が問題となる。
本願発明は，先行技術の冷暖房装置の上記課題を解決することを目的とし，節電効果の高い，超小型でコンピューター使用者が机上で使用したり，携帯することができたりすることを特徴とする超小型節電冷暖房装置に関するものであり，その解決手段として，ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つファンからの一つの空気流を冷熱素子自体で二つの流れに分離し，分離された二つの空気流が冷熱素子の冷却面により冷やされた空気流（冷気）と放熱面により熱せられた空気流（暖気）となり，これらを同時に且つ別々に得るという構成を採用した。本願発明においては，使用エネルギーが少なく節電が可能で，より効率が良いので超小型になり，安価に製造することができるという効果を奏する。様々な電源を用いることができるので，従来のエアコンでは実現することができなかった，個人空間用エアコン，携帯エアコン，机上エアコンといった超小型の節電エアコンを実現することができる。
引用例の記載事項等
ア引用例（甲１）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図面については，別紙３の引用例図面目録を参照。）。
「【請求項１】
外気を吸引しうる入口開口部を備えた頂端部を有し，かつ上方部分および下方部分，並びに底端部を有し，さらに前記底端部の近くに，低温
出口および高温出口を有するハウジングと，
前記ハウジングの上方部分に取り付けられ，前記入口開口部を通して外気を吸引し，ハウジングの下方部分内に空気を流入させるブロワーモ
ータと，
下方部分内に取り付けられ，前記ハウジングの底端部まで延び，前記ハウジングの高温側と低温側との間にシールされた壁を形成する熱電気
デバイスと，
前記ハウジングの底端部にわたって取り付けられ，前記ハウジングの高温側および低温側に広がり，前記低温側から高温側まで凝縮物を移動
させるための凝縮物トラップとを備え，
前記外気は，前記ヒートポンプ内に吸引され，低温側で冷却され，熱は，高温側まで移動し，冷却された空気は，低温出口から流出し，加熱された空気は，高温出口から流出し，凝縮物は，低温側から高温側まで移動し，加熱出口から蒸発されるようになっている熱電気ヒートポンプ。」
技術分野
「本発明は，ユーザーによって選択的に冷却または加熱することができるクッションまたは他の装置，並びにかかる用途で使用するための改良された熱電気ヒートポンプに関する。」（段落【０００１】）
背景技術
「米国で販売されている多くの高級車では，空調付シートが現実のものとなっている。・・・これらのシートは，・・・，満足に作動するが，良好に冷却し，省エネおよび省スペースで作動するように，使用されるヒートポンプの作動効率，およびコンパクトさについて，改善する努力が進められている。」（段落【０００２】）
発明が解決しようとする課題
「シート内の空気の温度，およびシートカバーを通過する流出量を単に下げるだけではなく，ユーザーの快適性を高めるために，空気の相対的湿度を下げることも望ましい。これを行うには，空気を露点以下に冷却し，その結果生じる凝縮物を廃棄し，シート内部に分散させるために，より快適な温度（かつ相対的に低い湿度）となるよう，空気を再加熱しなければならない。凝縮物を，シート外の大量の空気内に蒸発させることにより，凝縮物を廃棄することが望ましい。同時に，ヒートポンプのための必要な電力を低減し，かつポンプに必要なスペースの容積を少なくすることが望ましい。」（段落【０００３】）
「これらの目的は，今日の空調されたシートの冷却要素を大幅に改善する本発明によって達成される。」（段落【０００４】）
課題を解決するための手段


「本発明による改良された熱電気ヒートポンプは，頂端部に入口開口部を有するハウジングと，ハウジングの上方部分に取り付けられ，空気を内部に吸引し，ハウジングの下方部分内への空気流を生じさせるブロワーモータとを備えている。ハウジング内には，熱電気デバイスが取り付けられており，このデバイスは，ハウジングの下方部分の低温側と高温側との間にシールされた壁を形成し，ハウジングを通過するように流れる空気流のチャンネルとして働く」（段落【０００８】）「熱電気デバイスは，第１ステージおよび第２ステージを有するマルチステージのペルチエ効果モジュールであることが好ましい。・・・」
（段落【００１０】）
発明を実施するための最良の形態
「次に図２図３をも参照して，改良されたヒートポンプ５０，およびその部品について説明する。ヒートポンプ５０は，頂部端部５４および入口開口部５６を有するハウジング５２を備えている。このハウジング５２の前方側面５８は，出口開口部６０と，後述する目的のための出口開口部６０に組み込まれた口６２とを有する。ハウジング５２の後部側面６４も，出口開口部６６を有する。」（段落【００２５】）「ハウジング５２の上方部分６８の内部には，一体的な単一ブロワー７０が設けられている。このブロワー７０は（１対の支持ストラット７３によって保持された）ブロワーモータ７２と，多数のインペラーブレード７４を有している。単一の軸方向翼タイプのブロワー７０が示されているが，別のタイプの，または別の数のブロワーまたは加圧空気源も使用できる。」（段落【００２８】）
「ハウジング５２の下方には，熱電気デバイス８０，好ましくはペルチエ効果モジュールが設けられている。このモジュールは，１対の薄い金属製ベースプレート８５の間に挟持されており，これらベースプレート８５は，上方シール８２および下方シール８４と共に，かつこれらシールに沿って，ハウジング５２の下方部分６９の低温側８６（メイン熱交換器）と，高温側８７（補助熱交換器）との間に壁を形成している。」（段落【００２９】）
「ヒートポンプ５０，１００または１２０は，ユニット自身の上にある制御装置によって，直接，または配線された制御装置，もしくはリモコン（図示せず）により，ターンオンされる。ブロワーモータ７０は，インペラー７４を回転させ，入口開口部５６を通して，ハウジングの上方部分６８内に周辺空気を吸入する。」（段落【００４９】）「空気は，低温側８６（メイン熱交換器）または高温側８７（補助熱交換器）のいずれかのハウジングの下方部分６９内に連続して下方へ移動し，熱交換器のフィン８８を通過する。低温側にある空気は，ユニット内のペルチエモジュール８０または１１０のタイプに応じて，約－１８～１．１°Ｃ（約１８～３５°Ｆ）だけ冷却され，高温側８７の空気は，約４．４～１０°Ｃ（約４０～５０°Ｆ）だけ加熱される。」（段落【００５０】）
「より低温の，より乾燥した空気が，低温出口６０からダクト９４，９５または９６を通ってクッション３０内に流入する。凝縮物トラップ９２内の湿分は，ユニットの底部端部９０に沿って，より乾燥した高温側８７内に移動し，ここで，通過中の高温の空気は，湿分を高温の出口６６から外側周辺空気内に蒸発させる。」（段落【００５２】）「上に説明した実施例は，自動車のシートに載せるための温度可変クッション３０に関するものであったが，本明細書に示した技術は，冷却された（または加熱された）マットレスパッド，布団または人が身につける他の物品，例えばヘルメット，ベストなどにも使用できる。」（段落【００５６】）
イは当事者間に争いがない。
そして，上記アの引用例の記載事項によれば，引用例には，次の点が開示されていることが認められる。
自動車のシートに載せるための空調付シートについては，ヒートポンプのために必要な電力を低減し，かつポンプに必要なスペースの容積を少なくすることが望ましく，ヒートポンプの作動効率やコンパクトさを改善する努力が進められている。
引用例に記載された発明は，クッション又は他の装置，並びにかかる用途で使用するための改良された熱電気ヒートポンプに関するものであり，上記課題を解決することを目的とし，その解決手段として，前記アの構成を採用した。
引用発明に相当する実施例における熱電気ヒートポンプは，外気を吸引しうる入口開口部を備えた頂端部を有し，かつ上方部分および下方部分，並びに底端部を有し，さらに前記底端部の近くに，低温出口および高温出口を有するハウジングと，前記ハウジングの上方部分に取り付けられ，前記入口開口部を通して外気を吸引し，ハウジングの下方部分内に空気を流入させるブロワーと，下方部分内に取り付けられ，前記ハウジングの底端部まで延び，前記ハウジングの高温側と低温側との間にシールされた壁を形成する熱電気デバイスとを備え，上記ブロワーは，軸方向翼タイプであり，ブロワーモータと，多数のインペラーブレードを有し，上記熱電気デバイスは，１対の薄い金属製ベースプレートの間に挟持されるペルチエ効果モジュールであり，上記インペラーブレードの回転軸の軸方向に上記熱電気デバイスが設けられ，前記外気は，ヒートポンプ内に吸引され，低温側で冷却され，熱は，高温側まで移動し，冷却された空気は，低温出口から流出し，加熱された空気は，高温出口から流出されるようになっている。
引用例に記載された発明は，自動車のシートに載せるための温度可変クッションのみならず，マットレスパッド，布団又は人が身につける他の物品，例えばヘルメット，ベストにも使用することができる。
の存否について
アによれば，引用発明においては，ブロワーモータ７０によってインペラーブレード７４が回転することにより，周辺空気がハウジングの頂端部５４に形成された入口開口部５６を介してハウジングの上方部分６８内に吸引され，吸引された空気は，低温側８６又は高温側８７のいずれかのハウジングの下方部分６９内に連続して下方へ移動し，低温側８６にある空気は，ユニット内の熱電気デバイス８０（ペルチエ効果モジュール）によって冷却されてから低温出口６０から排出され，高温側８７にある空気は，熱電気デバイス８０（ペルチエ効果モジュール）によって加熱され，高温出口６６から排出されるようになっている。
ここで，引用発明における「インペラーブレード７４」は，本願発明における「ファン」に相当し，引用発明における「熱電気デバイス８０（ペルチエ効果モジュール）」は，本願発明における「冷熱素子」に相当するものであり，「下方部分内に取り付けられ，ハウジングの低端部まで延び，ハウジングの高温側と低温側との間にシールされた壁を形成する」ものであるから，引用発明は，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」する構成を有するものと認められる。


したがって，本件審決が，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」する点を本願発明と引用発明の一致点と認定したことに誤りはなく，本願発明と引用発明とが，本願発明が「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け，且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離」する構成を有するのに対し，引用発明はこのような構成をるとはいえない。
イ原告の主張について
原告は，本願発明では，「ファンの風を冷熱素子に直接吹き付ける」，すなわち，別紙１参考図Ａにあるように，ファン１が，冷熱素子４と垂直に且つ固着して取り付けられており，ファン１と冷熱素子４が完全に一体結合されているので，冷熱面５，放熱面５′に送られた風は完全に分離され，相互に混ざり合うことはないのに対し，引用発明では，インペラーブレード７４と熱電気デバイス８０との間にブロワー７０を設けているから，インペラーブレード７４の送風を熱電気デバイス８０に直接当てることはできない，すなわち，別紙１参考図Ｂにあるように，冷熱素子４はファン１とは固着して取り付けられていないから，冷熱面５，放熱面５′に送られた風が完全に分離されることはなく，相互に混ざり合ってしまうとして，旨主張する。
しかしながら，本願発明は，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け」というものであるから，冷熱素子がファンの回転軸の軸方向に配置されていれば足りるのであり，原告の主張するところの「冷熱素子がファンに固着して取り付けられている態様」に限定されるものではない。したがって，本願発明が上記「冷熱素子がファンに固着して取り付けられている態様」に限定されることを前提に，引用発明との相違を述べる原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであるといわざるを得ない。
また，原告が主張する実施例についてみても，本願明細書の【図５】，【図８】，【図１１】からも明らかなように，ファン８とペルティエ素子７との間には空間が必ず存在するのであって，冷熱面５，放熱面５′に送られた風が完全に分離されるということができないことは明らかである。なお，原告の主張の趣旨は必ずしも明らかではないが，引用発明においても，ハウジングの上方部分６８の壁面とブロワー７０のブロワーモータ７２との間に形成される空間は，ハウジングの下方部分６９の熱電気デバイス８０の低温側８６に接する空間及び熱電気デバイス８０の高温側８７に接する空間に連続して繋がっていることから，インペラーブレード７４からの送風を熱電気デバイス８０に直接吹き付けることになるのであって，引用発明が，この点において，本願発明と異なるとは認められない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
本願発明の容易想到性について
アいて相違するとはいえないから，本願発明の容易想到性の判断の誤りに係い。
イ本願発明と引用発明とは，本件審決が認定したとおり，節電冷暖房装置が，本願発明では，超小型であるのに対し，引用発明では，超小型かウ記載の本願発明の構成及び特徴によれば，本願発明における「超小型」は，「節電冷暖房装置の使用者が机上で使用したり，携帯することができる程度に小型」であることを意味するものと解される。つける他の物品，例えばヘルメット，ベストにも使用することができる」ことが開示されているから，当業者において，引用発明の節電冷暖房装置を，人が携帯することができる程度に小型のものとに係る本願発明の構成とすることは容易であると認められる。
原告の主張について
ａ原告は，引用発明は，ブロワー７０からの風を熱電気デバイス８０に送風するものであり，ブロワー７０が存在しているため，本願発明に示すような，例えば３㎝×３㎝×４㎝という超小型の冷暖房装置を想到し，実現することはできない旨主張する。
しかしながら，そもそも，本願発明において，「超小型」とは，「節電冷暖房装置の使用者が机上で使用したり，携帯することができあり，「３㎝×３㎝×４㎝」という程度の大きさのものに限られるものではない。
引用発明における節電冷暖房装置を，人が携帯することができる程度に小型のものとするため，ブロワー７０を含め引用発明を構成する部材を適宜の大きさのものとすることは，当業者が通常になし得ることであるといえる。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
ｂ原告は，本願発明における「超小型化」は，冷熱素子とファンとを直接接合させるという本願発明の構成により初めて実現することのできるものである旨主張する。
しかしながら，本願発明は，「ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け」というものであり，ファンの回転軸の軸方向に配置されていれば，原告の主張するところの「冷熱素子がファンに固着して取り付けられている態様」に限定されるものではないから，本願発明が上記「冷熱素子がファンに固着して取り付けられている態様」に限定されることを前提に，引用発明との相違を述べる原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであるといわざるを得ない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
本件審決における容易想到性の判断についても誤りがあるとは認められない。したがって，本件審決が，本願発明は，引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，本願は拒絶すべきものであるとしたのは相当であって，原告主張の取消事由２は理由がない。
第５結論
以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。
したがって，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      富    田    善    範裁判官      大    鷹    一    郎裁判官      柵    木    澄    子
（別紙１）
（別紙２）
本願図面目録
【図４】
【図５】
【図６】
【図８】
【図９】
【図１０】
【図１１】
（別紙３）
引用例図面目録
【図２】
【図３】


主         文
１第１審被告国関係
第１審被告国の控訴を棄却する。
第１審原告番号１，２，３の１から３，５，６の１から３，８の１から４，９，１０の１から４，１６，２３，２４，２５，２６の１・２，２７の１・２，２８，２９の１から３の各第１審原告の第１審被告国に対する各控訴に基づき，原判決主文第１項及び第２項中，上記各第１審原告に関する部分を次のとおり変更する。
ア第１審被告国は，上記各第１審原告に対し，別紙２の１「認容額等一覧表」の上記各第１審原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する対応する「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ上記各第１審原告の第１審被告国に対するその余の請求をいずれも棄却する。
第１審原告番号４の１から３，７，１１の１から３，１２，１３の１から４，１４，１５の１・２，１８，１９，２０の１から３，２１の１・２，２２の１・２の各第１審原告の第１審被告国に対する各控訴をいずれも棄却する。
２第１審被告企業ら関係
⑴    第１審原告番号１，２，３の１から３，５，６の１から３，７，８の１から４，９，１０の１から４，１１の１から３，１２，１３の１から４，１４，１５の１・２，１６，１８，２０の１から３，２１の１・２，２２の１・２，２３，２４，２５，２６の１・２，２７の１・２，２８，２９の１から３の各第１審原告の別紙２の２「認容額等一覧表」の上記各第１審原告の行の「認容額」欄に金額の記載のある列の第１審被告企業に対する各控訴に基づき，原判決主文第３項中，上記各第１審原告と各第１審被告企業との間に関する部分を取り消す。
⑵    別紙２の２「認容額等一覧表」の「第１審被告企業」欄に記載された各第１審被告企業は，各第１審被告企業の列の「認容額」欄に金額の記載のある行の第１審原告に対し，同「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する対応する「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年５分の割合による金員を，同一の行に金額の記載のある第１審被告企業が複数あるときは連帯して，支払え。
⑶上記⑴の各第１審原告の上記⑴の各第１審被告企業に対するその余の請求をいずれも棄却する。
⑷上記⑴の各第１審原告（第１審原告番号２，１８，２２の１・２の各第１審原告を除く。），第１審原告番号４の１から３の第１審原告及び第１審原告番号１９の第１審原告の別紙２の３「控訴棄却一覧表」に記載された第１審被告企業に対する各控訴をいずれも棄却する。
３訴訟費用及び控訴費用
⑴    第１項の当事者間の訴訟費用は，第１，２審を通じ，それぞれ，別紙２の１「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を第１審被告国の負担とし，その余を各第１審原告の負担とする。
⑵第１項   に記載した各第１審原告の控訴費用は，当該各第１審原告の負担とし，同各第１審原告に対する第１審被告国の控訴費用は第１審被告国の負担とする。
⑶第２項⑴の当事者間の訴訟費用は，第１，２審を通じ，それぞれ，別紙２の２「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を各第１審被告企業の連帯負担とし，その余を各第１審原告の負担とする。
⑷第２項⑷に記載した各第１審原告の控訴費用は，同項に記載した第１審被告企業との関係で，当該各第１審原告の負担とする。
４仮執行関係
⑴この判決の第１項   アは，本判決が第１審被告国に送達された日から１４日を経過したときは，仮に執行することができる。
ただし，第１審被告国が，別紙２の１「認容額等一覧表」の本判決主文第１項アに記載した各第１審原告に対応する「担保額」欄及び「原審担保額」欄記載の各金額の合計額に係る金員（ただし，原審担保額を供託している場合には担保額欄記載の金員）の担保を供するときは，当該第１審原告との関係でその仮執行を免れることができる。
原判決主文第５項を以下のとおり変更する。
ただし，第１審被告国が，別紙２の１「認容額等一覧表」の本判決主文第１項に記載した第１審原告に対応する「担保額」欄及び「原審担保額」欄記載の各金額の合計額に係る金員（ただし，原審担保額を供託している場合には担保額欄記載の金員）の担保を供するときは，当該第１審原告との関係でその仮執行を免れることができる。
この判決の第２項⑵は，本判決が各第１審被告企業に送達された日から１４日を経過したときは，当該第1審被告企業に対し，仮に執行することができる。ただし，各第１審被告企業が，別紙２の２「認容額等一覧表」の当該「第１審被告企業」欄に金額の記載のある行の第１審原告に対し，同「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは，当該第１審原告との関係でその仮執行を免れることができる。
事実及び理由
第１章控訴の趣旨
第１第１審原告ら
１原判決を次のとおり変更する。
２別紙３「請求対象第１審被告一覧表」の「第１審被告」欄記載の第１審被告は，対応する「第１審原告」欄記載の各第１審原告に対し，対応する「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済まで年５分の割合による金員を連帯して支払え。
第２第１審被告国
１原判決中，第１審被告国敗訴部分を取り消す。
２上記の部分につき，第１審原告らの第１審被告国に対する請求をいずれも棄却する。
第２章事案の概要等（略称等は，特に断らない限り，原判決の表記による。）
第１節事案の概要


１本件は，第１審原告らが，建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築，改修，解体作業等に従事した際，石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより，石綿肺，肺がん，中皮腫，良性石綿胸水，びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして，第１審被告らに対し，第１審被告国については，第１審被告国が，①旧労基法及び安衛法，②労災保険法，③建基法２条７号ないし９号及び９０条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと，④毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して，国賠法１条１項に基づき，石綿含有建材を製造・販売した第１審被告企業らについては，①警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して，民法７１９条１項後段の類推適用に基づき，②第１審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して，製造物責任法３条に基づき，連帯して，被災者１人当たり３８５０万円（相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。）の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は，第１審原告らの第１審被告国に対する請求を被災者２０名に関して一部認容してその余を棄却し，被災者９名に関して全部棄却し，第１審被告企業らに対する請求を全部棄却した。このため，敗訴部分を不服とする第１審原告ら及び第１審被告国がそれぞれ控訴を提起した。
２第１審原告らは，当審において，第１審被告企業らに係る共同不法行為の根拠を民法７１９条１項後段の類推適用に整理するとともに，別紙３「請求対象第１審被告一覧表」に記載された第１審被告企業以外の第１審被告企業に対する訴えを取り下げた。
第２節前提事実
１当事者等，石綿の種類，特性，用途等，建物の種類及び建築工事等，石綿関連疾患等に関する現在の医学的知見，関係法令の定め等は，以下のとおり補正するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第２章第２節の第１から第４まで（原判決１３頁２６行目から同３１頁１８行目まで）及び第３節の第１から第３まで（原判決３１頁２１行目から同７９頁６行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
２原判決１４頁３行目末尾に行を改め，次のとおり加える。「第１審原告Ａ３は，当審係属中の平成▲年▲月▲日に死亡し，第１審原告Ａ３の妻である亡Ａ３訴訟承継人Ｂ１０が２分の１，いずれも第１審原告Ａ３の子である同Ｂ１１及び同Ｂ１２がそれぞれ４分の１ずつ，第１審原告Ａ３の本件訴訟に関する権利義務を取得した。
第１審原告Ａ１２は，原審口頭弁論終結後の平成▲年▲月▲日に死亡し，第１審原告Ａ１２の子である亡Ａ１２訴訟承継人Ｂ３４が，遺産分割協議により第１審原告Ａ１２の本件訴訟に関する権利義務を取得した。第１審原告Ａ１７は，原審口頭弁論終結後の平成▲年▲月▲日に死亡し，第１審原告Ａ１７の妻である亡Ａ１７訴訟承継人Ｂ４３が，遺産分割協議により第１審原告Ａ１７の本件訴訟に関する権利義務を取得した。第１審原告Ａ１８は，当審係属中の平成▲年▲月▲日に死亡し，第１審原告Ａ１８の妻である亡Ａ１８訴訟承継人Ｂ４４が，遺産分割協議により第１審原告Ａ１８の本件訴訟に関する権利義務を取得した。
第１審原告Ａ２３は，当審係属中の平成▲年▲月▲日に死亡し，第１審原告Ａ２３の妻である亡Ａ２３訴訟承継人Ｂ５１が２分の１，いずれも第１審原告Ａ２３の子である同Ｂ５２及び同Ｂ５３がそれぞれ４分の１ずつ，第１審原告Ａ２３の本件訴訟に関する権利義務を取得した。」
第３章争点及び当事者の主張
第１節争点
第１第１審被告国に対する請求
１旧労基法，安衛法に基づく規制権限不行使の違法性
２労災保険法に基づく規制権限不行使の違法性
３建基法に基づく規制権限不行使の違法性
４毒劇法に基づく規制権限不行使の違法性
５労基法適用労働者以外の建築作業従業員に対する責任６第１審被告国が第１審原告らに対して負う責任及び第１審原告らの損害
第２第１審被告企業らに対する請求
１民法７１９条１項後段の類推適用に基づく共同不法行為責任の成否
２製造物責任法３条に基づく責任の成否
３第１審被告企業らが第１審原告らに対して負う責任及び第１審原告らの損害
第２節争点についての当事者の主張
第１第１審被告国に対する請求について
１第１審原告ら及び第１審被告国の主張は，２及び３のとおり当審における主張を加えるほか，原判決「事実及び理由」欄の第３章第２節の第１から第４（原判決８０頁４行目から同２０６頁８行目まで），第６の（原告らの主張）（原判決２８７頁４行目から同２９０頁２２行目まで），（被告国の主張）（原判決２９０頁２３行目から同２９６頁１９行目まで）のとおりであるから，これを引用する。
２当審における第１審原告らの主張
⑴医学的知見の集積時期
原判決は，石綿粉じん曝露と石綿肺発症との間の因果関係についての医学的知見が集積した時期を昭和３３年（１９５８年）３月頃とし，石綿粉じん曝露と肺がん，中皮腫発症との間の因果関係に関する医学的知見が集積した時期を昭和４７年（１９７２年）とした。


しかし，こうした判断は，保険院調査の報告（昭和１５年），ドール報告（昭和３０年）及びＵＩＣＣの「報告と勧告」（昭和４０年）などの研究成果が石綿粉じんの危険性を指摘したことを軽視し，石綿粉じん曝露と石綿関連疾患発症との因果関係の医学的知見の集積時期を余りにも遅く認定したものである。国内外の調査・研究の成果からすれば，石綿肺については，ＩＬＯが第１回国際けい肺会議を開催した昭和５年（１９３０年），遅くとも保険院調査がなされた昭和１５年（１９４０年）に，肺がんについては，ドール報告がされた昭和３０年（１９５５年）に，中皮腫については，ＵＩＣＣの「報告と勧告」がされた昭和４０年（１９６５年）に，その発症と石綿粉じん曝露との間の因果関係について，医学的知見が集積していたというべきである。⑵建築作業に従事する労働者に対する安衛法に基づく規制権限不行使の違法性
ア石綿粉じんの危険性告知や教育に関する規制
石綿粉じんの危険性告知や教育に関しては，①製品警告表示，②現場警告掲示，③特別教育に関する規制があるが，これらの規制は，単に防じんマスク着用に関する規制の実効性を確保するという観点でのみ求められるものではない。被災者らを含む建築作業従事者は，石綿粉じんの危険性に関する教育を受けることで，これについての理解力や感応力を高めることができ，また，自らや周囲のものが取り扱っている建材等が石綿含有のものであること等についての製品警告表示や，自らの現場が石綿含有建材を取り扱っていること等についての現場警告掲示を受けることで，初めて，石綿粉じんの危険から自らの身を守るための措置を講じることができる。製品警告表示及び現場警告掲示に関する国の規制権限不行使の違法は，その記載内容に変わりがない以上，現在も継続しているし，特別教育に関する国の規制権限の違法は，平成１７年７月１日の石綿則施行の前まで継続していた。
製品警告表示及び現場警告掲示について
石綿粉じん曝露作業が行われる際，当該作業に従事する者だけでなく，当該作業によって発散する石綿粉じんに間接曝露するものについても石綿関連疾患を発症する危険性はあり，第１審被告国は遅くとも昭和５０年（１９７５年）初め頃までには，上記の危険性を具体的に認識し得たものである。そうすれば，防じんマスクを着用する必要がある作業として警告されるべきであった作業は，石綿粉じん曝露作業を行う場所における作業にほかならず，そして，第１審被告国は，場所における作業という表記で規制することで，間接曝露にも配慮することは容易であった。以上からすれば，第１審被告国は，製品警告表示及び現場警告掲示の「取り扱い上の注意」に関する表示の内容としては，石綿粉じん曝露作業を行う場所における作業に従事する際には必ず防じんマスクを着用する必要があるとする必要があり，こうした記載を義務付けなかった点について，規制権限不行使の違法がある。
労働安全衛生を実効的に推進するためには，労働者の理解と協力が必要であり，そのためには警告表示・作業現場掲示だけでなく，労働者に対する安全衛生教育が不可欠である。労働者が作業の危険性や職業病の防止措置の重要性を十分に理解しなければ，労働安全衛生措置を使用者又は労働者に義務付けただけでは実施されない可能性が高い。安衛法５９条に基づき労働者を雇い入れたときに，行われる雇入れ時教育では，広く浅くといったものになりがちであって，十分に上記の重要性を労働者が認識し得る状況に至ることは期待できない。そうであるからこそ，「危険又は有害な業務」に従事するには，特別教育が法定されるに至っている。そして，製品警告表示及び現場警告掲示では，単に石綿粉じん発散の可能性や石綿粉じんが有する危険性等についての注意を示すものにすぎない。石綿粉じんの危険性に関する教育を行うことによって，石綿粉じんが有する危険性についての理解を深め感応力を高めることができるのであるから，上記の表示及び掲示が行われることによって特別教育が不要であるということにはならない。以上からすれば，第１審被告国が，安衛法に基づき石綿粉じん作業に関する特別教育の実施を使用者に義務付けなかったことは規制権限不行使の違法がある。そして，その違法の始期は昭和５０年１０月１日であり，終期は平成１７年６月３０日である。
イ発じんの防止や抑制に関する規制
定期的な粉じん測定
粉じん曝露対策において，粉じん濃度規制は，対策の根幹となるべき重要なものである。建築作業従事者の石綿粉じん曝露についての具体的な対策としても現実の建築作業現場の気中に石綿粉じんがどの程度存在し，その作業従事者が石綿粉じんにどの程度曝露しているかを把握することは極めて重要であり，石綿粉じん測定は，建築作業従事者の石綿粉じん曝露対策の根幹とされるべきものである。こうした石綿粉じん測定の重要性からすれば，石綿粉じん測定を実施するに当たって多少の問題や困難があるからといって，これを実施しなくてもよいとするべき理由とはならず，建築作業現場における特質を踏まえてもその必要性は否定されない。また，屋外での石綿粉じん作業についても，第１審被告国が，昭和５０年（１９７５年）改正特化則において，屋外作業と屋内作業とを区別することなく，石綿含有製品等の湿潤化義務や石綿取扱作業の現場警告掲示の義務等を定めていることからすれば，同時点で第１審被告国は，屋外における石綿含有建材の切断等に際して生じる石綿粉じん曝露によって石綿関連疾患を発症する危険性があることについても具体的に認識していたものである。したがって，第１審被告国は，昭和５０年（１９７５年）改正特化則において，屋内作業場だけでなく屋外作業場にも含めて石綿粉じん測定を実施させるよう義務付けをすべきであり，この点について第１審被告国に規制権限不行使の違法がある。
集じん機付き電動工具の使用義務付け


電動工具は，昭和３０年頃から電動丸鋸，電動グラインダー，電動ドリルが普及し始め，昭和４０年代には販売台数が急増しており，その後も増加を続けていた。電動工具による建材の切断，研磨，穴開け作業等においては，手工具を用いる作業と比較してより多くの粉じんを発生させ，飛散させていた。そして，吸じん装置を使用することによって，電動工具を使用する作業で発散されることとなる石綿粉じんの量を大幅に減らすことができるものであり，発散される石綿粉じんの量を大幅に減らしてしまえば，石綿粉じんに直接曝露する機会や曝露量を大幅に減らすことができるだけでなく，間接曝露する機会や曝露量も大幅に減らすこととなる。また，切断等の作業で発散された後，床等に滞積することになる堆積粉じんの量も大幅に減らすこととなり，堆積粉じんが再び気中に舞い上がることで生じる石綿粉じん曝露の機械や曝露量も大幅に減らすこととなる。以上からすれば，第１審被告国は，昭和４７年（１９７２年）以降の時期において，集じん機付き電動工具に関する規制を実施する義務を負っていたにもかかわらず，これを怠ったものである。
ウ防じんマスクの着用義務付け
現時点において，昭和４０年代以降の時点において，建築作業現場のうち屋外作業場において建築作業に従事していたものについても，石綿粉じん曝露作業によって石綿関連疾患を発症する危険性があったことが認められる。そうすれば，屋外作業場における建築作業従事者であったことを理由として石綿関連疾患発症についての業務起因性が否定されることはない。そして，第１審被告国は，遅くとも昭和５０年（１９７５年）頃までには，屋内屋外を区別することなく，石綿含有製品等の湿潤化の義務や石綿取扱作業の現場警告掲示の義務等を定めていたことからすれば，建築作業現場のうち，屋外作業現場において建築作業に従事していた者についても，石綿粉じん曝露作業により石綿関連疾患を発症する危険性があったことを認識していた。また，屋外作業場において建築作業に従事するといっても，個々の作業場の状況は多種多様であるし，個々の作業場で行われる建築作業も多岐にわたっていて，建設現場の屋外作業場における建築作業の石綿粉じんの飛散状況についても一律に論じることが困難である上，屋外作業場においては石綿粉じん測定が行われていなかった。以上からすれば，第１審被告国は，屋外作業場で従事する者についても，屋内作業場で建築作業に従事する労働者と同様に石綿関連疾患を発症する危険性があることを認識し得たものであるから，昭和５０年１０月１日の特化則改正時において，屋内屋外を問うことなく防じんマスクの使用を義務付けなければならなかったものである。
第１審被告国建築作業現場に
おいて，建築作業に従事する労働者が石綿粉じん曝露作業により石綿関連疾患を発症する危険のある作業をする状況にある場合，労働者に対して，防じんマスクを着用させなければならない義務を負っていた。そして，第１審被告国は，平成７年に改正特化則において省令（特化則３８条の９）を定めたが，その内容は，労働者による上記の危険のある作業を全て網羅するものではなく，規制として不十分なものであった。特に，問題なのは，平成７年改正特化則の内容では，建築作業従事者が石綿粉じんの間接曝露を防止することができない点にあった。第１審被告国は，現在に至っても間接曝露する危険がある作業に従事する状況において，防じんマスク着用を義務付けていないことからすれば，第１審被告国の防じんマスク着用義務付けに関する規制権限不行使の違法が平成７年（１９９５年）３月３１日に終わったということはできない。
エ石綿含有建材の製造禁止措置
石綿の使用管理を前提とする規制について，第１審被告国がこれまでに現実に行ってきたものよりも更に厳格なものを講じていたとしても，現在までに現実に生じてきた被災者らを含む建築作業従事者の石綿粉じん曝露やこれによる石綿関連疾患発症が相当程度防止されていたはずとまでは言い切れないとすれば，第１審被告国は，安衛法に基づいて石綿含有建材の製造禁止措置に踏み切るべきであったということになり，この点について第１審被告国の権限不行使は違法であったということとなる。安衛法１条及び５５条の趣旨・目的からすれば，①建材に使用される石綿が建築作業従事者に重度の健康障害を生ずる物質で，②現在の技術をもってしても，建築現場における石綿関連疾患の発症，特に少量曝露でも発症する危険性のある肺がん・中皮腫発症を防止する十分な防護方法がない，つまり，石綿含有建材の厳格な管理使用が著しく困難又は不可能である場合には，第１審被告国は，可能な限り速やかに，適時にかつ適切に規制権限を行使して石綿含有建材の製造等を禁止すべきである。そして，第１審被告国は，遅くとも昭和６２年には，石綿含有建材の製造等を禁止すべきであった。
昭和６２年時点においては，建材に使用されているクリソタイルを含む石綿が建築作業従事者に与える健康障害が重大であり，健康障害が発生するリスクが極めて高いことが判明していた。
一方で，建築作業従事者については，厳格な管理使用の大前提となる場の管理濃度，個人曝露濃度のいずれの濃度規制も行われておらず，実効性のある粉じん発生抑制措置もなかった。局所排気装置の設置は著しく困難で，湿潤化も困難であった。防じんマスクの着用も限界があった。したがって，クリソタイルの管理使用の前提となる厳格な使用規制が困難又は不可能な状況にあった。
規制権限不行使の違法性判断に当たり，石綿の社会的有用性やこれに代わる代替品の製造コストを考慮することは，労働者の安全と健康の確保を目的とする安衛法の委任の趣旨・目的からすると許されないものである。この点を措いても，昭和６２年当時には，多くの建材のノンアス化が進んでおり，同時点において石綿と同様又はこれを上回る危険性が指摘された代替製品はなかった。昭和６２年から平成７年の間に代替化が進んだのは，代替品の製造技術等が高まったからではなく，使用禁止が世界の趨勢となり，石綿含有建材企業が日本での使用禁止が近いと判断したからにほかならない。
このほか，欧米各国の規制強化や禁止の動向，学校パニックなどの石綿の社会問題化の状況を踏まえれば，昭和６２年時点で製造等を禁止する規制権限を行使しなかったことは違法である。
また，遅くとも平成３年時点では，全種類の石綿含有建材がノンアス化していた。
したがって，この時点では，石綿含有建材の製造等を禁止することが社会的に大きな混乱や新たな産業被害を引き起こすことはなかったし，第１審被告国は，国民から石綿含有建材の製造等禁止措置を強く求められていた。
第１審被告国が，遅くとも平成３年に，クリソタイルを含む石綿を含有する建材の製造等を禁止する規制権限を行使しなかったことは，著しく合理性を欠き違法である。


アモサイトは，クロシドライトと並んでクリソタイルより毒性が強く，平成元年には，ＷＨＯがアモサイトの使用禁止を勧告した。アモサイトについて管理使用が可能であるとの見解があったのは平成元年頃までである。アモサイトは，昭和６２年においても，石綿含有建材に使用された石綿の３％を占めるにすぎなかった。
したがって，アモサイトについては，昭和６２年，どんなに遅くとも平成元年時点で製造等を禁止すべきであった。
⑶建基法に基づく規制権限不行使の違法性
ア建基法２条７号ないし９号
建基法は，その３７条において，建築材料は日本工業規格又は日本農林規格に適合しなければならないことを定め，同法の委任を受けて定められた建基令１０８条の２は，建築材料の基準を定めるにあたって耐熱性や不燃性のみならず建築材料の有害性の要素も考慮した上での規制を行っている。また，そもそも，建基法１条に示された同法の目的からも，火災の危害のみを予防するという趣旨を読み取ることはできない。実際に，昭和６２年（１９８７年）に，建基法に基づく告示によって耐火構造の規定から吹付石綿を用いた構造の規定が全て削除されたこと，平成１６年（２００４年）に，建基法や建基令に基づく耐火構造等に関する告示から全ての石綿含有建材の規定が削除されたこと，平成１８年（２００６年）に，建基法２８条の２において，石綿含有建材の使用禁止が定められたこと等の点からすれば，建基法は，有害な建築材料による危害から国民の生命や身体を守ることもその目的の一つとしている。
建基法１条の定める同法の目的の中で，同法が守るとしている生命，健康及び財産の主体にはさしたる限定はなく，建物から生じる危害は，建物の利用者だけにとどまらず，広範な者に及び得るのであるから，建基法が守るとしている法益の主体にさしたる限定がないのは当然のことである。建物を構成しているか又は構成することとなる建材によって工事現場内に生じる危害は，実質的には建物から生じる危害といってよいし，工事現場内の建築作業従事者に安全，衛生上の危害をもたらすこととなるような物（建材）で構成される建物を建設させていくことは，建基法１条において定める「公共の福祉の増進」に明らかに反している。また，上記の建材による危害は，建築作業従事者のみに生じるものではなく，第三者にも及び得るものである。こうした点からすれば，建基法が定める危害には，上記の建材によって工事現場内の建築作業従事者に固有に生じる安全，衛生上の危害は含まれ得ると考えるべきである。
以上のように，建基法は，建物を構成しているか又は構成することとなる石綿含有建材を建物の建設のために加工，使用することなどによって工事現場内の建築作業従事者にも生じる石綿粉じん曝露やそれによる石綿関連疾患の発症といった危害について，その防止を図っているものであるから，第１審被告国は，建基法２条７号ないし９号に基づく，指定，認定に関する権限についても，上記危害を防止するという観点から，適時適切に行使しなければならなった。しかし，第１審被告国は，これを怠っており，この規制権限不行使は適用上違法となるものである。
イ建基法９０条
上記アのとおり，建物を構成しているか又は構成することとなる建材によって工事現場内に生じる危害は，実質的には建物から生じる危害と言ってよい。したがって，建基法９０条の「危害」とは，建物を構成しているか又は構成することとなる建材によって工事現場内の建築作業者にも生じる安全，衛生上の危害ということになり，石綿含有建材の加工により生じる石綿粉じん曝露やそれによる石綿関連疾患の発症といった危害は，これに含まれるものである。
以上によれば，第１審被告国は，建基法９０条２項に基づき，適時適切に，建物を構成しているか又は構成することとなる石綿含有建材を建物の建設のために，加工，使用することによって生じる危害の発生を防止するための技術的基準を定める義務を負っていたにもかかわらず，こうした内容の政令を一切制定しておらず，こうした規制権限の不行使は，適用上違法となる。
そして，第１審被告国が定めるべきであった義務の具体的内容は，①建物を構成しているか又は構成することとなる石綿含有建材を建物の建設のために加工，使用等する場合には，これがなされている現場に
おいて安衛法と同様に現場警告表示を行うこと
②建物を構成しているか又は構成することとなる石綿含有建材を建物の建設のために加工，使用等するために電動工具を用いる場合には，そ
の電動工具は集じん機付きのものとすること
③建物を構成しているか又は構成することとなる石綿含有建材を建物の建設のために加工，使用等する場合には，これがなされている場所における作業に従事する者は，防じんマスクを着用することといったものである。
⑷規制権限不行使の違法の期間
ア第１審被告国が，遅くとも昭和４８年７月までに，建設現場において，建築作業に従事する労働者が石綿粉じん作業により石綿粉じんに曝露することによって石綿関連疾患を発症する危険性を認識し，又は少なくとも具体的に認識することが容易にできたことからすれば，こうした認識を踏まえて，労働者の石綿関連疾患発症を回避するための規制権限を行使することも容易であった。そして，第１審被告国は，遅くとも昭和４７年には，建築作業現場において，石綿粉じん作業により，少なくとも５本／㎤以上の濃度の石綿粉じんが飛散し，建築作業従事者がこうした濃度の石綿粉じんに曝露していたことを認識していた。こうした第１審被告国の石綿粉じん曝露の危険性に関する認識や規制権限行使の容易性，実際に労働者が石綿粉じんに曝露していたことを認識していたことからすれば，第１審被告国に石綿関連疾患発症の危険性に関する認識又は認識可能性が認められる昭和４８年の翌年である昭和４９年１月１日には当該規制権限を行使すべきであった。仮に，規制権限を定めるために必要となる期間を最大限長く考慮したとしても，どんなに遅くとも昭和５０年改正特化則施行時（昭和５０年１０月１日）には，当該規制権限を行使すべきであった。