(ｲ)引用発明の「保護方法データベース」は，アプリケーションの識別子を前記「安全性」の情報とともに格納しているものであるところ，引用発明における「指令」に係るファイルの出力の「処理」を「禁止」するアプリケーション（「安全性」が最高レベルのアプリケーションすなわち最安全アプリケーション）とは，これより信頼度が相対的に低い出力先への送信処理を禁止すべきであるほどに信頼度の高いアプリケーションである。一般に，機密情報の保護を目的として，不適切な送信先への機密情報の送信処理が禁止されるところ，送信処理の禁止という技術的な観点からは，送信処理が禁止された情報と機密情報とを区別することはできない。引用発明においても，信頼度が相対的に低い出力先への送信処理を禁止すべき情報は，送信処理が禁止されることによって機密情報として取り扱われているのであり，このような情報を「機密情報」（機密事項）とし，これを取り扱うことが予定されている信頼度の高いアプリケーションを「機密アプリケーション」と称することに問題はない。また，このような機密情報を扱う蓋然性の高いアプリケーションは，「安全性」が最高レベルであるから，保護方法データベースにおいて最高レベルの「安全性」が対応付けられた「識別子」に基づき識別し得ることになる。
他方，上記(ｱ)のとおり，本願発明の「機密識別子記憶部」は，全てのアプリケーションの識別子を記憶した上で，それらのうち「機密事項を扱うアプリケーション」であるか否かを別欄で示す態様を含み，また，ここでいう「機密事項」も，「機密事項を扱うアプリケーション」により扱われることによって送信が阻止されてその漏えいが防止される事項を一般的に示すにすぎず，これと異なる技術的な定義が与えられているわけではない。
そうすると，引用発明においても，機密情報を扱う「安全性」の最高レベルが対応付けられたアプリケーション（最安全アプリケーション）の「識別子」が本願発明の「機密識別子」に相当するとともに，そのようなアプリケーションの「識別子」が記憶される「保護方法データベース」が，本願発明の「機密識別子記憶部」の上記態様に相当する。本件審決は，引用発明の「保護方法データベース」が本願発明の「機密識別子記憶部」に相当することを認定するに当たり，引用発明の「入力元のアプリケーション」が本願発明の「機密アプリケーション」に相当するといえる旨を示しているが，これは，前記のとおり，本願発明の「機密識別子記憶部」が「機密識別子」でないものを記憶しているか否かが発明の構成と無関係の事情であることを踏まえたものであり，最安全アプリケーションでないアプリケーションを含めて本願発明の機密アプリケーションに相当する旨を示したものではない。すなわち，本件審決は，「識別子」が本願発明の「機密識別子」に相当する場合の引用発明の「入力元のアプリケーション」が本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」に相当し，引用発明の「保護方法データベース」が本願発明の「機密識別子記憶部」に相当すると認定したものであり，その認定に誤りはない。
イ取消事由２－１（一致点の認定の誤り及び相違点Ａの看過）について原告は，本願発明の「機密識別子記憶部」では機密アプリケーションを識別する機密識別子が記憶されるのに対し，引用発明の保護方法データベースでは非機密アプリケーションの識別子も記憶されるという相違点Ａが存在する旨主張するが，上記アのとおり，本願発明の「機密識別子記憶部」は，全てのアプリケーションの識別子を記憶した上で，それらのうち「機密事項を扱うアプリケーション」であるか否かを別欄で示す態様を含むことから，原告の主張する相違点Ａは存在しない。したがって，原告の主張は失当である。
ウ取消事由２－２（一致点の認定の誤り及び相違点Ｂの看過）について(ｱ)本件審決は，非機密アプリケーションを含めて本願発明の「機密アプリケーション」に相当するとするものではなく，本願発明が非機密アプリケーションについて何ら述べていないことに対応して，「識別子」が本願発明の「機密識別子」に相当する場合の引用発明の「入力元のアプリケーション」が本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」に相当する旨を述べたものであって，非機密アプリケーションについては何ら述べていない。そうである以上，引用発明の保護方法データベースが最安全アプリケーションでないアプリケーションの識別子を記憶するものであることは，本願発明との相違点となり得ない。また，本件審決が認定した引用発明においては，「ファイルの入力元のアプリケーションの識別子とファイルの出力先となる記憶領域とに応じて」「ファイルの出力先となる記憶領域」の「安全性」が低い場合とそうでない場合とを区別できる必要があるが，そのためには「安全性」は２段階であれば十分であり，３段階以上でなければならないものではない。すなわち，引用発明の，入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域の安全性が，安全性“１”（高），安全性“０”（低）の２値に設定される態様においては，入力元の安全性として最高レベルが設定されたアプリケーションを「機密アプリケーション」と一意に識別できるように，アプリケーションに対して入力元の安全性を設定することが可能である。
そうすると，本願発明の機密識別子記憶部と，引用発明の保護方法データベースは，いずれも機密アプリケーションを一意に特定できるものであり，この観点から相違していることにはならない。また，引用発明において，保護方法データベースに入力元の安全性として最高レベルが設定されたアプリケーションであることは，本願発明の条件のうちの「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションである場合」に相当することになる。
本件審決は，これを踏まえて，「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションである場合に，ファイルの送信先に応じて送信を阻止するか否かを決定する制御部」を備えることを本願発明と引用発明の一致点としたものである。
(ｲ)前記のとおり，引用発明は，安全性が３値以上の態様に限定されない。
もっとも，引用発明の安全性が３値以上の態様においては，ファイルの送信処理が禁止される入力元のアプリケーションであるかどうかは，入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域の安全性に基づいて相対的に決まることから，入力元の安全性として最高レベルが設定されないアプリケーションについてもファイルの送信を阻止できるように設定することは可能である。
しかし，本願発明においては，「機密識別子記憶部」が「機密識別子」でないものを記憶しているか否かは無関係の事情であり，非機密アプリケーションからの送信を一切阻止しない旨が積極的に特定されているわけではないから，非機密アプリケーションについて送信を阻止できるような設定はできないという趣旨までが含まれているわけではいない。そうである以上，引用発明の３値以上の態様において非機密アプリケーション（最安全アプリケーションでないアプリケーション）につきファイルの送信を阻止できるように設定可能であることは，相違点看過の根拠とはならない。


(ｳ)相違点Ｂが仮に相違点であるとしても，この点については，本件審決における相違点１の判断において事実上判断されている。すなわち，本件審決は，引用発明の「入力元のアプリケーション」が本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」に相当する旨認定し，これを前提として相違点１についての判断を示したものであるが，本願発明の「アプリケーション」が「前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーション」である旨が引用発明において明示されていないことをもって相違点と考えたとしても，引用発明において，この相違点に係る送信処理を行うアプリケーションが「機密事項を扱うアプリケーション」すなわち「機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーション」であるとの構成が容易想到である旨の判断は，事実上示されている。
(4)取消事由３（相違点の認定の誤り及び相違点に係る容易想到性判断の誤り）について
ア相違点の認定の誤りについて
(ｱ)本願発明におけるファイル送信が阻止されない条件は，「そうでない場合」という包括的なもの，つまりファイル送信が阻止される条件以外の全ての場合であって，ファイル送信が阻止される条件に応じて反射的必然的に決定されるものである。
この点，原告は，「送信が阻止されない条件」は「アプリケーションの識別子が機密識別子記憶部で記憶されていないこと，又は，送信先がローカルであること」である旨主張するが，特許請求の範囲の記載によれば，「送信が阻止されない条件」は「そうでない場合」，つまり，送信が阻止される場合でない場合であって，原告主張のような限定的な特定はされていない。
(ｲ)前記のとおり，引用発明は，引用例１の変形例３の態様②に係る記載を踏まえ，「ファイルの出力先となる記憶領域の安全性が低い場合」に「処理を禁止する」ものであるから，明示するまでもなく，それ以外の場合，すなわちファイルの出力先となる記憶領域の安全性が低い場合以外の場合には処理を禁止しないのであり，「処理」が「禁止」されないのは「ファイルの出力先となる記憶領域の安全性が低い場合」以外の場合となる。
(ｳ)このように，ファイル送信が阻止される場合（ファイルの入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域が所定の組合せである場合）でない場合という条件においては，本願発明と引用発明は相違せず，この条件は一致点となる。
(ｴ)本件審決は，以上の対比の趣旨を踏まえて，本願発明における「ファイル送信が阻止される条件」を構成する２つの部分条件のうち「前記アプリケーションが，（前記機密識別子記憶部で記憶されている）機密識別子で識別されるアプリケーションである場合」という部分条件については一致点とし，「送信先がローカル以外である場合」という部分条件との論理積条件となっている点については相違点（相違点１）と整理し，その際，「実行部がアプリケーションを実行中にファイルに対する送信処理に係るシステムコールを検知し，当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションである場合に，ファイルの送信先に応じて送信を阻止するか否かを決定する制御部」を本願発明と引用発明との一致点として認定したのであり，この認定に誤りはない。(ｵ)本願発明における送信が阻止されない条件のような反射的必然的に決定される条件が結果的にどのような条件と等価となっているかは，特許請求の範囲に記載されていない事項であり，発明特定事項ではない。相違点１を相違点Ｃと認定すべきとの原告の主張は，特許請求の範囲の記載を正解しないものであり，失当である。
イ相違点に係る容易想到性判断の誤りについて
(ｱ)原告の主張する相違点に係る容易想到性判断の誤りは，相違点Ｃの存在を前提としたものであるところ，前記のとおり，相違点Ｃを認定すべきとする原告の主張は失当である以上，ここでの原告の主張はその前提において失当である。
(ｲ)相違点１についての容易想到性に関し
ａ原告は，引用発明において本願発明と同様の保護処理が行われるように安全性を設定することには阻害要因があり，相違点１に係る本願発明の構成は，引用発明において当業者が適宜設計し得たものではない旨主張する。
しかし，引用例１における「入力元の安全性と出力先の安全性」から保護方法を決定するもの（態様①～③）においては，「保護方法」は，「安全性」の具体的な数値の値ではなく「入力元の安全性」と「出力先の安全性」との関係に対応しているのであって，「出力先の安全性」に応じて「保護方法」を決定する引用例１の他の態様と異なり，「安全性」の具体的な数値の値は「保護方法」に対応しない。このため，非機密アプリケーションの安全性を機密アプリケーションの安全性よりも低く設定することは，前者に対する保護方法が後者に対するそれより厳重でなくてはならないことを意味するなどとする原告の主張は，態様①～③においては必ずしも妥当しない。原告の主張は，「出力先の安全性」に応じて「保護方法」を決定することを念頭に置いた「安全性」と「保護方法」の対応付けを根拠として「入力元」となるアプリケーションの保護方法を論ずるものであり，失当である。ｂ引用発明では，取得された指令に係る入力元のアプリケーションよりも出力先の記憶領域の安全性が低い場合は処理を禁止することから，引用発明において相違点１に係る本願発明の条件を実現しようとすれば，引用発明の保護方法データベースに記憶された，機密アプリケーション（の識別子），ローカル記憶領域及びローカル以外の記憶領域の安全性について，機密アプリケーションの安全性のレベルをローカル以外の記憶領域の安全性のレベルより高く設定する必要がある。ところで，引   用発明の「保   護方法データ   ベース」は，そも   そも「柔軟」なデータ保護のためのものであ   る（引用例１の【０００８】）。これを用いてアプリケーションや記憶領域に合理的に安全性を設定することは，そもそも当業者が適宜行うことであり，引用発明において本願発明と同様の条件を実現することに何らの阻害事由もない。また，後記のとおり，情報保護の文脈における条件としての「ローカル」と「ローカル以外」との区別が周知であるということは，このような区別に基づいて安全性を設定することが「合理的」であることにほかならない。


ｃ本件審決の認定に係る相違点１は，要するに，ファイル送信の阻止の条件について「送信先がローカル以外である場合」という部分条件を論理積条件として考慮しているか否かということであるから，この相違点１に係る本願発明の構成が引用発明に基づき容易想到であるとする根拠として考慮すべき技術内容は，「ローカル」と「ローカル以外」とが情報漏えい防止を含む情報保護の文脈における条件として区別されること，及び，引用発明において，このような区別に従った保護方法データベースの設定が可能であることである。本件審決は，このうち前者につき，「ローカル」と「ローカル以外」とが情報漏えい防止を含む情報保護の文脈における条件として区別されることが周知であることを示すに当たり，引用例２を示したものである。ｄ参考文献は，拒絶理由通知に対する意見書（甲７）に答えて提示されたものであり，必ずしも本件審決の論旨に直接関係しない。ｅしたがって，出力先となる記憶領域の安全性が低い場合は処理を禁止する引用発明において，上記区別を適用し，ファイル送信の阻止の条件として，アプリケーションが機密識別子記憶部に記憶されることの条件のほかに，ファイルの送信先が安全性の低い記憶領域であることに代えて，ファイルの送信先がローカル以外であることを条件とすること，すなわち相違点１に係る構成とすることは，当業者であれば適宜なし得たことである。この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張は失当である。
(ｳ)相違点Ｃについての容易想到性に関し
ａ上記(ｲ)ａ及びｂの趣旨は，ここでも妥当する。なお，引用発明の「保護方法データベース」を用いてアプリケーションや記憶領域に安全性を設定する場合の設定が「合理的」か否かについては，上記(ｲ)ｂと同様の考慮に加え，更に「入力元」が「非機密アプリケーション」である場合の設定についても考慮する必要があるが，この場合とは，いわば機密情報を考慮する必要がない場合であるから，「安全性」の設定の仕方は機密情報の保護と関係がなく，阻害事由とはなり得ない。
ｂ仮に相違点Ｃを前提とした場合，情報保護の文脈における条件としての「ローカル」と「ローカル以外」との区別が周知である旨だけでなく，機密事項に該当しないデータの送信処理については，送信先がローカル以外であっても送信を阻止しない点も周知である旨認定する必要があるところ，本件審決は，この認定を明示的には行っていない点で，不適切なところがあることになる。
もっとも，そもそも機密事項に該当しないデータの送信処理を許可すべきことは言わずもがなのことであるし，データの保護を課題とする情報セキュリティの技術分野において，情報漏えい防止のために，機密事項に係るデータの送信処理については，送信先がローカルであれば送信を許可し，ローカル以外であれば送信を阻止するとともに，機密事項に該当しないデータの送信処理については，送信先がローカル以外であっても送信を阻止しない旨の技術自体が周知である。また，引用発明において，本願発明と同様の条件を実現することは設計事項であって，何らの阻害事由もないことは前記ａ（上記(ｲ)ｂ）のとおりであり，このような周知技術に倣って，引用発明において「ローカル」と「ローカル以外」とを区別しつつ，非機密アプリケーションの送信について送信先がローカル以外であっても送信を阻止しないように設定することは，容易想到である。
このように，仮に相違点Ｃを前提としても，結論において本件審決に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本願発明
(1)本願発明は，前記第２の２記載のとおりである。(2)本願明細書には，以下の記載がある。
ア技術分野
「【０００１】
本発明は，アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。」
イ背景技術
「【０００２】
従来，情報処理装置や情報処理システムにおいて，不正行為から装置やシステム，データを保護する技術が知られている…。」
ウ発明が解決しようとする課題
「【０００４】
しかしながら，そのような不正行為からの保護を行う装置等において，すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと，安全性は高くなるが，利便性が低下するという問題が生じる。例えば，情報の漏洩を防止するために，すべてのアプリケーションに関して送信を制限すると，情報の漏洩を防止できたとしても，ユーザの利便性は著しく低下することになる。
【０００５】
本発明は，上記課題を解決するためになされたものであり，安全性を維持しながら，利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。」
エ課題を解決するための手段
「【０００６】
上記目的を達成するため，本発明による機密管理装置は，機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と，機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションを実行部が実行中に，実行部が送信を行う場合であって，送信先がローカル以外である場合に，送信を阻止するように制御する送信制御部と，を備えたものである。
【０００７】
このような構成により，機密識別子によって識別されるアプリケーションにおいて，送信先がローカル以外である場合の送信が阻止されることになり，機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ，安全性が維持されることになる。一方，機密識別子で識別されるアプリケーション以外のアプリケーションについては，自由に送信をすることができ，ユーザの利便性も確保することができる。」
オ発明の効果
「【００１０】
本発明による機密管理装置等によれば，アプリケーションに応じて送信を制御することができ，安全性の維持と，利便性の確保とを実現することができる。」
カ発明を実施するための形態
「【００２０】
機密管理装置２は，機密識別子記憶部２１と，送信制御部２２とを備える。
機密識別子記憶部２１では，一または二以上の機密識別子が記憶される。機密識別子は，機密事項を扱うアプリケーションを識別する情報である。機密識別子は，アプリケーションを識別できる情報であれば，その内容を問わない。例えば，機密識別子は，アプリケーションの名称や，アプリケーションのＩＤ等であってもよい。また，この機密識別子記憶部２１で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションは，後述するように，そのアプリケーションにおける送信が制限されるアプリケーションとなる。したがって，機密事項を扱うと考えられるアプリケーションを識別する機密識別子を，機密識別子記憶部２１に蓄積しておくことになる。
【００２２】


送信制御部２２は，機密識別子記憶部２１で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーション（…「機密アプリケーション」…）を実行部１４が実行中に，実行部１４が送信を行う場合であって，送信先がローカル以外である場合に，送信を阻止するように制御する。機密アプリケーションの実行中に実行部１４が行う送信とは，その機密アプリケーションにおける送信である。例えば，機密アプリケーションにおけるデータやファイル等の送信であってもよい。ローカルの送信先とは，情報処理装置３と同じローカルのネットワークに属する送信先である。…ローカルでない送信先は，グローバルなネットワークに属する送信先であってもよく，情報処理装置３とは異なるローカルのネットワークに属する送信先であってもよい。なお，送信制御部２２は，結果として，機密アプリケーションにおいて，ローカル以外の送信先への送信を阻止するように制御できるのであれば，その阻止の方法は問わない。…
【００２３】
送信を阻止するように制御するとは，結果としてその送信が行われないようにすることであれば，その方法を問わない。例えば，送信制御部２２は，機密アプリケーションからＯＳに渡されるシステムコールをフックし，送信阻止の対象でないシステムコールであれば，そのフックしたシステムコールを開放して送信が行われるようにし，一方，送信阻止の対象となるシステムコールであれば，そのフックしたシステムコールを破棄して送信を阻止してもよい。…
【００３４】
まず，ユーザが，アプリケーション「フォトビュアーＡＡＡ」を起動し，そのアプリケーションでファイル「ｐｈｏｔｏ２００９」をオープンする指示を出したとする。すると，…その指示に応じて，…その実行中のアプリケーション「フォトビュアーＡＡＡ」において，ファイル記憶部１１で記憶されているファイル「ｐｈｏｔｏ２００９」をオープンする処理を行う。その後，ユーザが，そのファイル「ｐｈｏｔｏ２００９」に含まれる写真を選択し，写真共有サイトのサーバに送信するためのボタンを選択する操作を行ったとする。すると，その操作に応じて実行部１４は，選択された写真のデータをあらかじめ設定されているドメイン名のサイトに送信する処理を行う。そして，送信制御部２２は，システムコールの監視において，その写真のデータの送信に対応するシステムコールをフックし，そのアプリケーションの名称「フォトビュアーＡＡＡ」と，送信先のドメイン名「ｐｈｏｔｏｓｈａｒｉｎｇ...ｃｏｍ」を取得する（ステップＳ１０１）。また，送信制御部２２は，その取得したアプリケーションの名称が，図３で示される機密識別子に含まれるかどうか判断する。この場合には，含まれなかったとする。すると，送信制御部２２は，送信を行ったアプリケーションが機密アプリケーションでないと判断し（ステップＳ１０２），そのフックしたシステムコールを開放する。その結果，その写真のデータが送信部１６によって写真共有サイトのサーバに送信されることになる。
【００３５】
次に，ユーザが，アプリケーション「会計ソフトＤＤＤ」を起動する操作を行ったとする。すると，その操作に応じて実行部１４は，アプリケーションを起動する。そして，ユーザが，アプリケーション「会計ソフトＤＤＤ」において，新規ファイルを作成する操作を行い，その後にそのファイル「ｄａｔａ２０１０」を保存する操作を行ったとする。すると，その操作に応じて，実行部１４は，ファイル「ｄａｔａ２０１０」をファイル記憶部１１に蓄積する処理を行う。また，ユーザは，そのファイル「ｄａｔａ２０１０」をファイルサーバに送信するためのボタンを選択する操作を行ったとする。すると，その操作に応じて実行部１４は，そのファイルをあらかじめ設定されているドメイン名のサイトに送信する処理を行う。そして，送信制御部２２は，システムコールの監視において，そのファイルの送信に対応するシステムコールをフックし，そのアプリケーションの名称「会計ソフトＤＤＤ」と，送信先のドメイン名「ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ...ｃｏｍ」を取得する（ステップＳ１０１）。また，送信制御部２２は，その取得したアプリケーションの名称が，図３で示される機密識別子に含まれるかどうか判断する。この場合には含まれるため，送信制御部２２は，ファイルを送信するアプリケーションが機密アプリケーションであると判断する（ステップＳ１０２）。また，送信制御部２２は，その取得したドメイン名が，記憶されているドメイン名「ａｂｃ...ｃｏｍ」と異なるため，送信先がローカル以外であると判断する（ステップＳ１０３）。そのため，送信制御部２２は，そのフックしたシステムコールを破棄することによって，その送信を阻止する（ステップＳ１０４）。その結果，ファイル「ｄａｔａ２０１０」の送信は行われないことになる。
【００３６】
なお，そのアプリケーション「会計ソフトＤＤＤ」における送信において，送信先のドメイン名が「ａｂｃ...ｃｏｍ」である場合には，送信制御部２２は，そのドメイン名が記憶されているものと同じであるため，送信先がローカルであると判断する（ステップＳ１０３）。その結果，ローカルの送信先への送信が行われることになる。
(3)本願発明の特徴
ア技術分野
本発明は，アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。（【０００１】）
イ本願発明が解決しようとする課題
従来，情報処理装置や情報処理システムにおいて，不正行為から装置やシステム，データを保護する技術が知られている。しかし，そのような不正行為からの保護を行う装置等において，全てのアプリケーションに関して同じ保護を行うと，安全性は高くなるが，利便性が低下するという問題が生じる。例えば，情報の漏洩を防止するために，全てのアプリケーションに関して送信を制限すると，情報の漏洩を防止できたとしても，ユーザの利便性は著しく低下することになる。（【０００２】，【０００４】）
本願発明は，上記課題を解決するためになされたものであり，安全性を維持しながら，利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。（【０００５】）
ウ課題解決手段
上記目的を達成するため，本願発明による機密管理装置は，機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と，機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションを実行部が実行中に，実行部が送信を行う場合であって，送信先がローカル以外である場合に，送信を阻止するように制御する送信制御部と，を備えたものである。（【０００６】）
エ効果
上記の構成により，機密識別子によって識別されるアプリケーション（機密アプリケーション）において，送信先がローカル以外である場合の送信が阻止されることになり，機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ，安全性が維持されることになる。一方，機密アプリケーション以外のアプリケーションについては，自由に送信をすることができ，ユーザの利便性も確保することができる。


（【０００７】，【００１０】）
オ実施の形態
(ｱ)機密管理装置２は，機密識別子記憶部２１と，送信制御部２２とを備える。（【００２０】）
(ｲ)機密識別子記憶部２１では，機密識別子が記憶される。機密識別子は，機密事項を扱うアプリケーションを識別する情報である。機密識別子は，アプリケーションを識別できる情報であれば，その内容を問わない。例えば，機密識別子は，アプリケーションの名称や，アプリケーションのＩＤ等であってもよい。
また，この機密識別子記憶部２１で記憶されている機密アプリケーションは，後述するように，そのアプリケーションにおける送信が制限されるアプリケーションとなる。したがって，機密事項を扱うと考えられるアプリケーションを識別する機密識別子を，機密識別子記憶部２１に蓄積しておくことになる。（以上，【００２０】）
(ｳ)送信制御部２２は，機密アプリケーションを実行部１４が実行中に，実行部１４が送信を行う場合であって，送信先がローカル以外である場合に，送信を阻止するように制御する。
機密アプリケーションの実行中に実行部１４が行う送信とは，その機密アプリケーションにおける送信である。例えば，機密アプリケーションにおけるデータやファイル等の送信であってもよい。ローカルの送信先とは，情報処理装置３と同じローカルのネットワークに属する送信先である。（以上，【００２２】）
送信を阻止するように制御するとは，結果としてその送信が行われないようにすることであれば，その方法を問わない。例えば，送信制御部２２は，機密アプリケーションからＯＳに渡されるシステムコールをフックし，送信阻止の対象でないシステムコールであれば，そのフックしたシステムコールを開放して送信が行われるようにし，一方，送信阻止の対象となるシステムコールであれば，そのフックしたシステムコールを破棄して送信を阻止してもよい。（【００２３】）
(ｴ)具体例
ａユーザが，アプリケーション「フォトビュアーＡＡＡ」を起動し，写真を選択し，写真共有サイトのサーバに送信するためのボタンを選択する操作を行うと，その操作に応じて実行部１４は，選択された写真のデータをあらかじめ設定されているドメイン名のサイトに送信する処理を行う。
送信制御部２２は，システムコールの監視において，その写真のデータの送信に対応するシステムコールをフックし，そのアプリケーションの名称「フォトビュアーＡＡＡ」と，送信先のドメイン名「ｐｈｏｔｏｓｈａｒｉｎｇ...ｃｏｍ」を取得する。また，送信制御部２２は，その取得したアプリケーションの名称が，機密識別子に含まれるかどうか判断する。この場合には，含まれなかったとする。すると，送信制御部２２は，送信を行ったアプリケーションが機密アプリケーションでないと判断し，そのフックしたシステムコールを開放する。その結果，その写真のデータが送信部１６によって写真共有サイトのサーバに送信されることになる。（以上，【００３４】）ｂユーザが，アプリケーション「会計ソフトＤＤＤ」を起動し，同アプリケーションにより作成，保存したファイル「ｄａｔａ２０１０」をファイルサーバに送信するためのボタンを選択する操作を行ったとする。すると，その操作に応じて実行部１４は，そのファイルをあらかじめ設定されているドメイン名のサイトに送信する処理を行う。送信制御部２２は，システムコールの監視において，そのファイルの送信に対応するシステムコールをフックし，そのアプリケーションの名称「会計ソフトＤＤＤ」と，送信先のドメイン名「ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ...ｃｏｍ」を取得する。また，送信制御部２２は，その取得したアプリケーションの名称が機密識別子に含まれるかどうか判断する。この場合には含まれるため，送信制御部２２は，ファイルを送信するアプリケーションが機密アプリケーションであると判断する。さらに，送信制御部２２は，その取得したドメイン名が，記憶されているドメイン名「ａｂｃ...ｃｏｍ」と異なるため，送信先がローカル以外であると判断する。そのため，送信制御部２２は，そのフックしたシステムコールを破棄することによって，その送信を阻止する（ステップＳ１０４）。
その結果，ファイル「ｄａｔａ２０１０」の送信は行われないことになる。（以上，【００３５】）
他方，「会計ソフトＤＤＤ」における送信において，送信先のドメイン名が「ａｂｃ...ｃｏｍ」である場合には，送信制御部２２は，そのドメイン名が記憶されているものと同じであるため，送信先がローカルであると判断する。その結果，ローカルの送信先への送信が行われることになる。（【００３６】）
２取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
(1)引用発明
引用例１には，以下の記載がある。
ア技術分野
「【０００１】
本発明は，ファイル管理プログラム及びファイル管理装置に関する。」
イ背景技術
「【０００２】
コンピュータシステムにおいてデータを保護するための技術が知られている。
【０００３】
例えば，保護対象となるリソースに対してアクセス可能なプログラムの識別情報をアクセス許可管理テーブルに登録しておき，保護対象となるリソースに対するアクセス要求があると，アクセス要求したプログラムの識別情報を取得してアクセス許可管理テーブルにその識別情報が登録されているか否かにより，リソースへのアクセスの許否を判定する技術が開示されている…。
【０００４】
また，保護領域にアプリケーションがアクセスするとアプリケーションの識別情報を取得し，識別情報がテーブルに登録されているか否かを判定し，登録されていなければアクセスを許可し，テーブルに識別情報が登録されていればアクセス先を検出し，アクセス先が保護領域であればアクセスを許可し，保護領域でなければアクセスを禁止する技術が開示されている…。
【０００５】
また，ハードディスク等のデバイスドライバを制御するための制御関数を取得し，暗号領域内の暗号化ファイルが非暗号領域への移動又は複製されることを検知すると制御関数を用いて暗号化ファイルを開き，制御関数を用いてオープンした暗号化ファイルを読み出して復号し，移動先又は複製先にて制御関数を用いて復号化されたファイルを書き込む技術が開示されている…。」
ウ発明が解決しようとする課題
「【０００７】
ファイルやリソースへのアクセスの許可・不許可を行うことによりデータを保護する方法やデータの暗号化・復号化を行うことによりデータを保護する方法は知られている。
【０００８】
しかしながら，オペレーションシステム（ＯＳ）に対する処理要求の内容に応じてデータの保護方法を変更する技術は知られていない。したがって，データの取得先や出力先に応じてデータの保護方法を変更したり，データを使用するアプリケーション毎にデータの保護方法を変更したりして，柔軟にデータを保護することができなかった。」
エ課題を解決するための手段
「【０００９】


本発明の１つは，コンピュータに，処理対象となるデータに対する処理の指令を取得する第１のステップと，前記第１のステップで取得された指令で特定される処理の内容に応じて前記処理の内容に応じたデータの保護方法を求め，その保護方法により前記処理対象となるデータの保護処理を行う第２のステップと，を含む処理を実行させることを特徴とするファイル管理プログラムである。
【００１０】
また，本発明の１つは，処理対象となるデータに対する処理の指令を取得する第１の手段と，前記第１の手段で取得された指令で特定される処理の内容に応じて前記処理の内容に応じたデータの保護方法を求め，その保護方法により前記処理対象となるデータの保護処理を行う第２の手段と，…を備えることを特徴とするファイル管理装置である。
【００１２】
また，前記第２のステップ又は手段は，前記第１のステップ又は手段で取得された指令で特定される処理におけるデータの取得元又は出力先に応じてデータの保護方法を求め，その保護方法により前記処理対象となるデータの保護処理を行うものとしてもよい。
【００１４】
また，前記第１のステップ又は手段で取得された指令に関するアプリケーション又は前記第１のステップ又は手段で取得された命令の入力手段と，前記処理対象となるデータに対する処理を行うオペレーションシステムと，の間において前記第１のステップ又は手段及び前記第２のステップ又は手段を行うものとしてもよい。
【００１５】
また，前記第２のステップ又は手段は，前記第１のステップ又は手段で取得された指令で特定される処理に応じて，前記処理対象となるデータ処理の前又は前記処理対象となるデータ処理の後を切り替えて前記処理対象となるデータの保護処理を行うものとしてもよい。」
オ発明の効果
「【００１６】
請求項１及び７の発明によれば，データの処理の内容に応じた保護方法でデータを保護することができる。
【００１８】
請求項３の発明によれば，処理対象となるデータの取得元，出力先等となる処理のアクセス先に応じた保護方法でデータを保護することができる。
【００２０】
請求項５の発明によれば，従来から使用してきたオペレーションシステム及びオペレーションシステム上で動作するアプリケーションを変更することなく柔軟にデータを保護することができる。
【００２１】
請求項６の発明によれば，処理の内容に応じて，データに対する処理の前又はデータに対する処理の後の適切なタイミングでデータに保護を施すことができる。」
カ発明を実施するための最良の形態
「【００２２】
本発明の実施の形態におけるファイル管理装置１００は，…中央処理部１０，記憶部１２，入力部１４，表示部１６及びインターフェース部１８を含んで構成される。これらの構成部は，バスやネットワーク等の情報伝達手段によって相互に情報伝達可能に接続される。
【００２９】
ファイル管理装置１００は，…ファイル操作命令手段２０，アプリケーション処理手段２２，ファイル操作命令取得手段２４，ファイル保護手段２６，データ位置特定手段２８，保護方法データベース記憶手段３０及びオペレーティングシステム処理手段３２を含む装置として機能する。
【００３１】
ステップＳ１０では，データ（ファイル）に対する処理を特定する命令を取得する。中央処理部１０は，データに対する処理の命令を取得する。このステップの処理がファイル操作命令取得手段２４に相当する。取得された処理内容はファイル保護手段２６へ送られる。
【００３５】
例えば   ，ファ   イルの   複写（   ｃｏｐ   ｙ）の   指示に   は，"copyc:¥work¥test.txtc:¥share"のように複写命令のコマンド"copy"，複写元の記憶領域"c:¥work"，複写先の記憶領域"c:¥share"及びファイル名"test.txt"が含まれる。
【００３６】
また，   ファイ   ルの書   き込み   （ｗｒ   ｉｔｅ   ）の指   示には   ，"write   datac:¥share¥test.txt"のように，書き込み命令のコマンド"write"，書き込み対象となるデータ"data"，書き込み先の記憶領域"c:¥share"及び書き込みデータのファイル名"test.txt"が含まれる。
【００３７】
また，アプリケーションからのファイルの読み出し（ｒｅａｄ）の指示には，対象となるファイルを特定する情報とアプリケーションを特定する識別子（アプリケーション名，プロセス名等）とが含まれる。具体的には，"readc:¥work¥test.txt‘Mail   Tool’"のように，読み出し命令のコマンド"read"，処理対象となるファイルの記憶領域"c:¥work"，電子メールとして処理することを示す"MailTool"及びファイル名"test.txt"が含まれる。また，"readc:¥work¥test.txt‘文書   Viewer’"のように，電子メールとして処理することを示す"MailTool"の代りに，ファイルの内容を表示してユーザに呈示する"文書Viewer"を指定したり，プリンタによる画像形成をするためにプリンタ"printerA"を指定したりしてもよい。
【００３８】
ステップＳ１２では，処理内容から出力先の記憶領域または識別子を抽出する。ここでの処理はファイル保護手段２６及びデータ位置特定手段２８に相当する。なお，記憶領域または識別子は処理内容に直接含まれている場合と処理内容に含まれる情報から間接的に取得される場合がある。例えば，"readc:¥work¥test.txt    HANDLE"のような処理内容があり，HANDLEが読み先のメモリ領域を示す情報である場合，HANDLEから読み込み先のプロセスを特定する。あるいは処理命令の指示元のプロセスを読み込み先としてもよい。
【００４０】
ステップＳ１４では，処理内容に応じたデータ（ファイル）の保護方法を決定する。中央処理部１０は，記憶部１２に予め格納されている保護方法データベースを参照し，ステップＳ１０で取得した処理内容に応じてデータ（ファイル）の保護方法を決定する。ここでの処理はファイル保護手段２６及び保護方法データベース記憶手段３０に相当する。
【００４１】
保護方法データベースは，記憶領域又はアプリケーションを特定する識別子に保護方法を関連付けたデータベースである。保護方法データベースが格納及び保持された記憶部１０が保護方法データベース記憶手段３０に相当する。
【００４２】
例えば，図４に例示するように，記憶領域"c:¥share"に安全性"1"，記憶領域"c:¥Documents   andSetting¥userA¥desktop"   に安全   性"2"，   記憶領   域"¥¥server1¥confidential"に安全性"3"，記憶領域"ごみ箱"に安全性"1"が関連付けられる。また，アプリケーションを特定する識別子"文書viewer"に安全性"3"，識別子"MailTool"に安全性"1"，識別子"printerA"に安全性"2"，識別子"printerB"に安全性"1"が関連付けられる。
【００４３】


ここで，図５に例示するように，安全性"0"とはファイル操作禁止による保護を意味し，安全性"1"はＤＲＭ(DigitalRights    Management)による保護を意味し，安全性"2"はファイル操作の履歴（ログ）の保存を意味し，安全性"3"は平文による処理（ＯＳによる通常のファイル操作）を許可することを意味する。
【００４４】
ここで，安全性は0～3としたが，これらは保護の安全性の順序やレベルを示す必要はなく，処理対象となるデータ（ファイル）にどのような保護を適用するか特定できるものであればよい。
【００４７】
ステップＳ１６では，処理内容毎に，処理前（オペレーションシステムに渡す前）にデータ（ファイル）に保護を施すか，処理後（オペレーションシステムから戻ってきた後）にデータ（ファイル）に保護を施すかを判断する。
【００４８】
データ（ファイル）に保護を施すタイミングは，処理の内容に応じて変更される。図６に例示するように，…ファイルの書き込み（ｗｒｉｔｅ），ファイルの送信（ｓｅｎｄ）については，データ（ファイル）に対する処理前に保護を施す。この場合，ステップＳ１８に処理を移行させる。一方，データ（ファイル）に対する処理が…ファイルの読み出し（ｒｅａｄ）…については，データ（ファイル）に対する処理後に保護を施す。この場合，ステップＳ２０に処理を移行させる。
【００４９】
ステップＳ１８では，決定された保護方法でデータ（ファイル）に保護を施す。中央処理部１０は，ステップＳ１０で指定されたデータ（ファイル）に対して取得して処理命令で特定される処理を施す前にステップＳ１４で決定した保護方法を施す。ここでの処理は，ファイル保護手段２６及びオペレーティングシステム処理手段３２で行われる。
【００５０】
例えば，ファイルの書き込み（ｗｒｉｔｅ）の指示として"writedatac:¥share¥test.txt"という処理内容が取得された場合，ファイルに対する書き込み処理前に保護処理を施す。中央処理部１０は，取得したファイルに対して保護を施した後，オペレーションシステムに書き込み対象となるデー   タ"data"を   渡し，   書き込   み先の   記憶領   域"c:¥share"に   ファイ   ル名"test.txt"としてデータ"data"を格納する。図４の保護方法データベースの例では書き込み先の記憶領域"c:¥share"は安全性"1"に指定されているので，オペレーションシステムにファイルを引き渡す前にデータ"data"にDRMによる保護を施す。
【００５３】
…送信（ｓｅｎｄ）についても同様にファイル操作前に保護を施す。
【００５６】
また，アプリケーションからのファイルの読み出し（ｒｅａｄ）の指示として"readc:¥work¥test.txt‘Mail   Tool’"という処理内容が取得された場合，ファイルに対する読み出し処理後に保護処理を施す。中央処理部１０は，対象となるファイルの記憶領域"c:¥work"からファイル名"test.txt"で特定されるファイルを読み出し，そのファイルに保護を施した後，電子メールのメールツールである"MailTool"へファイルの出力を行う。保護方法データベースでは，読み出し先のプロセス"MailTool"は安全性"1"に指定されているので，読み出し処理後にプロセス"MailTool"に出力される前にファイル名"test.txt"のファイルにDRMによる保護を施す。
【００５７】
同様に，"readc:¥work¥test.txt‘文書   Viewer’"のようにファイルの内容を表示してユーザに呈示する"文書Viewer"が指定された場合，ファイルに対する読み出し処理後に保護処理を施す。中央処理部１０はオペレーションシステムを呼び出し，処理対象となるファイルの記憶領域"c:¥work"からファイル名"test.txt"で特定されるファイルを読み出し，文書ビューアであるアプリケーションにファイルの出力を行う。保護方法データベースでは，読み出し先のプロセス"文書Viewer"は安全性"3"に指定されているので，読み出し処理後にファイル名"test.txt"のファイルが平文であればそのまま文書ビューアであるアプリケーションにファイルを出力する。一方，ファイル名"test.txt"のファイルが平文でなければ，ファイルを平文に戻す処理を施して文書ビューアであるアプリケーションにファイルを出力する。
【００７７】
＜変形例３＞
上記の実施の形態では，出力先の安全性に応じて保護方法を決定したが，処理内容から入力元の記憶領域または識別子と出力先の記憶領域または識別子とを抽出し，入力元の安全性と出力先の安全性から，処理方法を決定するようにしてもよい。例えば，図４の保護方法データベースを持つ時に"copyc:¥share¥doc1.txtc:¥share¥doc2.txt"    という処理内容を実行する場合，入力元と出力先は同じ安全性なので，再度保護処理を行わずそのままファイルの複写を行うようにしてもよい。また，入力元よりも出力先の安全性が低い場合は処理を禁止するようにしてもよいし，逆に入力元よりも出力先の安全性が高い場合には入力元の安全性に従った保護処理を施し元の保護よりも弱い保護にはしないようにしてもよい。」
(2)引用発明の特徴
ア技術分野
引用発明は，ファイル管理プログラム及びファイル管理装置に関する。
（【０００１】）
イ引用発明が解決しようとする課題
従来より，コンピュータシステムにおいてデータを保護するための技術として，ファイルやリソースへのアクセスの許可・不許可を行うことによりデータを保護する方法やデータの暗号化・復号化を行うことによりデータを保護する方法は知られている。（【０００２】，【０００７】）
しかし，オペレーションシステム（ＯＳ）に対する処理要求の内容に応じてデータの保護方法を変更する技術は知られておらず，データの取得先や出力先に応じてデータの保護方法を変更したり，データを使用するアプリケーション毎にデータの保護方法を変更したりして，柔軟にデータを保護することができなかった。（【０００８】）
ウ課題解決手段
引用発明は，処理対象となるデータに対する処理の指令を取得する第１の手段と，前記第１の手段で取得された指令で特定される処理の内容に応じて前記処理の内容に応じたデータの保護方法を求め，その保護方法により前記処理対象となるデータの保護処理を行う第２の手段とを備
えるファイル管理装置であって，（【００１０】）
前記第２の手段は，前記第１の手段で取得された指令で特定される処理におけるデータの取得元及び出力先の安全性に応じて，入力元よりも出力先の安全性が低い場合は処理を禁止するようにデータの保護方法を
求め，（【００１２】，【００７７】）
前記第２の手段は，前記第１の手段で取得された指令で特定される処理に応じて，前記処理対象となるデータ処理の前又は前記処理対象となるデータ処理の後を切り替えて前記処理対象となるデータの保護処理を行うものである。（【００１５】）
エ効果


引用発明によれば，データの処理の内容に応じた保護方法，特に，処理対象となるデータの取得元，出力先等となる処理のアクセス先に応じた保護方法でデータを保護することができ（【００１６】，【００１８】），処理の内容に応じて，データに対する処理の前又はデータに対する処理の後の適切なタイミングでデータに保護を施すことができる。
（【００２１】）
オ実施の形態（変形例３）
ファイル管理装置１００は，ファイル操作命令手段２０，アプリケーション処理手段２２，ファイル操作命令取得手段２４，ファイル保護手段２６，データ位置特定手段２８，保護方法データベース記憶手段３０及びオペレーティングシステム処理手段３２を含む装置として機能する。
（【００２９】）
ステップＳ１０（ファイル操作命令取得手段２４に相当）では，中央処理部１０は，データ（ファイル）に対する処理を特定する命令を取得する。取得された処理内容はファイル保護手段２６へ送られる。（【００３１】）
ステップＳ１２（ファイル保護手段２６及びデータ位置特定手段２８に相当）では，処理命令の指示元のプロセスを読み込み先とし，又は，処理内容から入力元の記憶領域若しくは識別子を抽出し，かつ，処理内容から出力先の記憶領域または識別子を抽出する。なお，記憶領域または識別子は処理内容に直接含まれている場合と処理内容に含まれる情報から間接的に取得される場合がある。（【００３８】，【００７７】）ステップＳ１４（ファイル保護手段２６及び保護方法データベース記憶手段３０に相当）では，中央処理部１０は，記憶部１２に予め格納されている保護方法データベースを参照し，入力元よりも出力先の安全性が低い場合は処理を禁止するように，処理内容に応じたデータ（ファイル）の保護方法を決定する。（【００４０】，【００７７】）保護方法データベースは，記憶領域又はアプリケーションを特定する識別子に安全性を関連付けたデータベースである。保護方法データベースが格納及び保持された記憶部１０が保護方法データベース記憶手段３０に相当する。（【００４１】～【００４４】，【００７７】）ステップＳ１６では，処理内容毎に，処理前（オペレーションシステムに渡す前）にデータ（ファイル）に保護を施すか，処理後（オペレーションシステムから戻ってきた後）にデータ（ファイル）に保護を施すかを判断する。ファイルの送信（ｓｅｎｄ）については，データ（ファイル）に対する処理前に保護を施す。この場合，ステップＳ１８に処理を移行させる。（【００４７】，【００４８】）
ステップＳ１８では，決定された保護方法でデータ（ファイル）に保護を施す。中央処理部１０は，ステップＳ１０で指定されたデータ（ファイル）に対して取得して処理命令で特定される処理を施す前にステップＳ１４で決定した保護方法を施す。ここでの処理は，ファイル保護手段２６及びオペレーティングシステム処理手段３２で行われる。（【００４９】）
(3)取消事由１－１（送信の指令に関する引用発明の認定の誤り）についてア原告は，引用発明においては，取得されたファイルの送信の指令から入力元のアプリケーションの識別子を抽出することはできないところ，本件審決はその抽出ができるとした点で誤りがある旨主張する。イこの点につき，引用発明の実施の形態である変形例３を記載した引用例１の【００７７】には，入力元のアプリケーションの識別子の取得に関して，単に「処理内容から入力元の記憶領域または識別子と出力先の記憶領域または識別子とを抽出し」との記載があるのみであり，また，処理内容の例を見ると，処理の命令がreadの場合に"Mail    Tool"及び"文書Viewer"というアプリケーションの識別子を出力先に指定した例が記載されているが（【００３７】，【００５６】及び【００５７】），入力元にアプリケーションの識別子を直接指定した例は見当たらない。間接的に識別子を取得する例も，前記【００３８】のHANDLEの例のみである。これらの事情等を踏まえると，引用例１には，入力元のアプリケーションの識別子を取得する具体的手法についての記載はなく，【００７７】に抽象的に「処理内容から入力元の…識別子…を抽出し」と記載されているにとどまることになる。
しかし，他方で，引用例１には，入力元にアプリケーションの識別子を直接   指定す   ること   ができ   ない旨   ，入力   元にHANDLE   を指定   してHANDLEから入力元のアプリケーションを特定する手法を取り得ない旨，及び，処理命令の指示元のプロセスを入力元とすることができない旨についての記載もない。
加えて，引用発明が既存の特定のＯＳを前提とするものであり，当該ＯＳの仕様によって入力元のアプリケーションの識別子を取得することができないとする理由もない。そもそも，引用例１には，処理内容が特定のＯＳのシステムコール又はＡＰＩに準拠していることをうかがわせる記載はない。
さらに，処理命令の入力元をアプリケーションとすることも考えられないではなく，それが必ずしも非現実的とまではいえない。以上より，引用例１は，入力元のアプリケーションの識別子を取得する具体的手法を明らかにはしていないものの，その取得が不可能とまでいうことはできない。
ウしたがって，取消事由１－１は理由がない。この点に関する原告の主張は採用し得ない。
(4)取消事由１－２（保護方法に関する引用発明の認定の誤り）についてア前記のとおり，変形例３には，入力元よりも出力先の安全性が低い場合には処理を禁止するように，処理内容に応じたデータ（ファイル）の保護方法を決定することが記載されている。そうである以上，本件審決が引用発明の保護方法につき「その保護方法は，ファイルの出力先となる記憶領域の安全性が低い場合は処理を禁止することを含む」と認定したことに誤りはない。
したがって，取消事由１－２は理由がないというべきである。イこれに対し，原告は，引用発明の認定は変形例３の態様②のみでなく態様③も含めて行われるべきである旨主張する。
しかし，変形例３の態様①～③は，それぞれ「してもよい」という選択肢を示す記載により結ばれており，いずれも選択的に採用され得るものにすぎないことは明らかである。また，これらの全部又は一部を組み合わせた処理方法を採用すべき旨の記載も見当たらない。その他原告がるる指摘する点を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用し得ないというべきである。


３取消事由２（一致点の認定の誤り及び相違点の看過）について(1)取消事由２につき，原告は，本件審決の理解に応じて取消事由２－１及び２－２の２つの場合を分けて論じつつ，これらに共通する趣旨は，本件審決は，本願発明の機密識別子の作用ないし機能と引用発明の識別子の作用ないし機能が相違すること，すなわち，本願発明の「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し，引用発明における「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーションを識別するものではなく，ファイルの保護方法を求める上で必要となる安全性の程度（例えば，数値）を得る前提として，入力元のアプリケーションを識別するものであることを看過したというものである旨主張する。そこで，以下では，上記相違点に係る取消事由を取消事由２－１及び２－２を包摂するものとして「取消事由２」とし，その理由の有無について検討する。
(2)ア本件審決は，「保護方法データベース」に記憶された「入力元のアプリケーション」が保護対象データである「ファイル」を処理するのは自明であり，機密事項を保護対象データとして扱うことは当該技術分野の技術常識であることから，引用発明の「入力元のアプリケーション」，「識別子」はそれぞれ，本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」，「機密識別子」に相当し，また，引用発明の「保護方法データベース」に「入力元のアプリケーション」の「識別子」が記憶されていることは明らかであるから，引用発明の「保護方法データベース」は本願発明の「機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部」に相当する旨認定・判断した。
イ(ｱ)しかし，前記認定に係る本願明細書及び引用例１の記載によれば，本願発明における「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものとして定義されている（本願明細書【０００６】等）のに対し，引用発明におけるアプリケーションの「識別子」は，アプリケーションを特定する要素（アプリケーション名，プロセス名等）として位置付けられるものであって（引用例１【００３７】等），必ずしも直接的ないし一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するものとはされていない。
(ｲ)また，本願発明は，「すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと，安全性は高くなるが，利便性が低下するという問題が生じる」（本願明細書【０００４】）という課題を解決するために，「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり，送信先がローカル以外である場合に」「送信を阻止」するという構成を採用したものである。このような構成を採用することによって，「機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ」，かつ，「機密識別子で識別されるアプリケーション以外のアプリケーションについては，自由に送信をすることができ，ユーザの利便性も確保することができる」という効果が奏せられ（本願明細書【０００７】），前記課題が解決され得る。このことに鑑みると，本願発明の根幹をなす技術的思想は，アプリケーションが機密事項を扱うか否かによって送信の可否を異にすることにあるといってよい。
他方，引用発明において，アプリケーションは，機密事項を扱うか否かによって区別されていない。すなわち，そもそも，引用例１には機密事項の保護という観点からの記載が存在しない。また，引用発明は，柔軟なデータ保護をその解決すべき課題とするところ（【０００８】），保護対象とされるデータの保護されるべき理由は機密性のほかにも考え得る。このため，機密事項を保護対象データとして取り扱うことは技術常識であったとしても，引用発明における保護対象データが必ず機密事項であるとは限らない。しかも，引用発明は，入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ安全性を設定し，それらの安全性を比較してファイルに保護を施すか否かの判断を行うものである。このため，同じファイルであっても，入力元と出力先との安全性に応じて，保護される場合と保護されない場合とがあり得る。
これらの点に鑑みると，引用発明の技術的思想は，入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ設定された安全性を比較することにより，ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔軟に行うことにあると思われる。かつ，ここで，「入力元のアプリケーションの識別子」は，それ自体として直接的ないし一次的に「機密事項を扱うアプリケーション」を識別する作用ないし機能は有しておらず，上記のようにファイルの保護方法を求める上で比較のため必要となる「入力元のアプリケーション」の安全性の程度（例えば，その程度を示す数値）を得る前提として，入力元のアプリケーションを識別するものとして作用ないし機能するものと理解される。
そうすると，本願発明と引用発明とは，その技術的思想を異にするものというべきであり，また，本願発明の「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し，引用発明の「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーションを識別するものではなく，ファイルの保護方法を求める上で必要となる安全性の程度（例えば，数値）を得る前提として，入力元のアプリケーションを識別するものであり，両者はその作用ないし機能を異にするものと理解するのが適当である。
(ｳ)このように，本願発明の「機密識別子」と引用発明の「識別子」が相違するものであるならば，それぞれを記憶した本願発明の「機密識別子記憶部」と引用発明の「保護方法データベース」も相違することになる。
ウ以上より，この点に関する本件審決の前記認定・判断は，上記各相違点を看過したものというべきであり，誤りがある。
エこれに対し，被告は，引用発明における最高レベルの安全性が対応付けられたアプリケーション（最安全アプリケーション）の「識別子」が本願発明の「機密識別子」に相当する（したがって，そのようなアプリケーションの「識別子」が記憶される「保護方法データベース」が，本願発明の「機密識別子記憶部」に相当する）などと主張する。確かに，引用発明における最安全アプリケーションは，それ未満の安全性を対応付けられた記憶領域へのファイルの送信が阻止されることから，本願発明の「機密アプリケーション」とその作用ないし機能において類似する。
しかし，これは入力元と出力先との安全性の比較という引用発明独自の保護方法を適用したことにより，結果的に類似する作用ないし機能が生じたというにすぎず，最安全アプリケーションの場合といえども，引用発明において，アプリケーションが，「機密事項を扱う」か否かの観点からではなく，関連付けられている安全性の程度を得る観点から区別されていることに変わりはない。このことは，上記安全性の程度が２値を採るか３値以上の値を採るかにより異ならない。
また，引用発明の「入力元のアプリケーション」は機密事項を扱うか否かで区別されていない以上，その識別子が本願発明の「機密識別子」に相当することはない。そうである以上，引用発明の「入力元のアプリケーション」を最安全アプリケーションとそうでないアプリケーションとに分けて論じたところで，これによって本願発明における「機密識別子」が引用発明においても存在することが論証されるわけではないというべきである。


以上より，この点に関する被告の主張は採用し得ない。(3)アそうすると，本件審決につき，引用発明の保護方法データベースに含まれる各アプリケーションの識別子が，本願発明の機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子に相当する旨認定したものと理解した場合（取消事由２－１の場合）は，相違点Ａ（ただし，上記(2)に鑑みると，「本願発明の機密識別子記憶部では，機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶されるのに対し，引用発明の保護方法データベースでは，アプリケーションの識別子が記憶されるものの，当該識別子によっては，当該アプリケーションが機密事項を扱うものであるか否かは特定し得ない」とするのがより正確である。）が存在するものと認められる。すなわち，本件審決は，一致点の認定を誤り，相違点Ａを看過したものというべきである。
そして，相違点Ａにつき，引用発明から本願発明の構成に至るためには，引用発明の保護方法データベースにおいて，同データベースで管理するアプリケーションの識別子を機密事項を扱うアプリケーションの識別子に限定する代わりに，同アプリケーションが扱うファイルについては，外部への送信等を絶対的に禁止するなど，入力元と出力先との安全性の比較の余地を排するものとする必要があることとなる。しかし，前記のとおり，引用発明の技術的思想は，入力元と出力先とにそれぞれ設定された安全性を比較することにより，ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔軟に行うことにあるところ，上記のように引用発明の構成を変更することがその技術的思想に相反することは明らかである。その意味で，そのような構成を採ることには阻害事由がある。そうである以上，相違点Ａにつき，引用発明から出発して本願発明の構成に至ることは容易に想到可能であるということはできない。すなわち，本件審決における一致点の認定の誤り及び相違点Ａの看過は，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，取消事由２－１には理由がある。イ他方，本件審決につき，引用発明の保護方法データベースに含まれる最安全アプリケーションの識別子が，本願発明の機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子に相当する旨認定したものと理解した場合（取消事由２－２の場合）は，相違点Ｂが存在するものと認められる。すなわち，本件審決は，一致点の認定を誤り，相違点Ｂを看過したものというべきである。
そして，相違点Ｂにつき，引用発明から本願発明の構成に至ることが引用発明の技術的思想に相反し，そのような構成を採ることに阻害事由があるため，容易に想到可能とはいえないことは，上記アと同様である。したがって，本件審決における一致点の認定の誤り及び相違点Ｂの看過は，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，取消事由２－２には理由がある。
なお，原告は，相違点Ｂの存在を主張するに当たり，引用発明において安全性は３段階以上存在することに言及するところ，引用発明についてのこのような理解は失当というべきである。もっとも，安全性を２段階とすることにより引用発明のアプリケーションが機密事項を扱うか否かによる区別されるものとなるわけでないことは前記（(2)エ）のとおりであるから，この点は結論に影響しない。
ウ以上より，本件審決につきいかに理解するのであれ，取消事由２－１及び２－２を包摂する取消事由２は理由があるということができる。エこれに対し，被告は，相違点ＡないしＢの看過を争うとともに，仮に相違点Ｂが存在するとしても，その点については，本件審決の相違点１に関する判断において事実上判断されている旨主張する。このうち，相違点ＡないしＢの看過については，上記ア及びイのとおりである。
また，本件審決の判断は，①引用例２に記載されるように，ファイルを含むパケットについて，内部ネットワークから外部ネットワークへの持ち出しを判断し，送信先に応じて許可／不許可を判定すること，すなわち，内部ネットワーク（ローカル）以外への送信の安全性が低いとしてセキュリティ対策を施すことは，本願出願前には当該技術分野の周知の事項であったこと，②参考文献に記載されるように，機密ファイルをあるアプリケーションプログラムが開いた後は，電子メール等によって当該アプリケーションプログラムにより当該ファイルが機密情報保存用フォルダ（ローカル）以外に出力されることがないようにすることも，本願出願前には当該技術分野の周知技術であったことをそれぞれ踏まえて行われたものである。
しかし，①に関しては，本件審決の引用する引用例２には，送信の許可／禁止の判定は送信元及び送信先の各ＩＰアドレスに基づいて行われることが記載されており（【００３０】），アプリケーションの識別子に関する記載は見当たらない。また，前記のとおり，引用発明における識別子は，アプリケーションが機密事項を扱うものか否かを識別する作用ないし機能を有するものではない。
②に関しては，参考文献記載の技術は，機密情報保存用フォルダ内のファイルが当該フォルダの外部に移動されることを禁止するものであるところ（【００１１】），その実施の形態として，機密情報保存用フォルダ（機密フォルダ１５Ａ）の設定につき，「システム管理者は，各ユーザが使用するコンピュータ１０内の補助記憶装置１５内に特定の機密ファイルを保存するための機密フォルダ１５Ａを設定し，ユーザが業務で使用する複数の機密ファイルを機密フォルダ１５Ａ内に保存する。」（同【００１８】）との記載はあるものの，起動されたアプリケーションプログラムが機密事項を扱うものであるか否かという点に直接的に着目し，これを識別する標識として本願発明の機密識別子に相当するものを用いることをうかがわせる記載は見当たらない（本件審決は，参考文献の記載（【０００８】，【０００９】，【００６４】）に言及するものの，そこでの着目点は機密ファイルをあるアプリケーションプログラムが開いた後の取扱いであって，その前段階として機密ファイルを定める要素ないし方法に言及するものではない。）。このように，当該周知技術においては，アプリケーションが機密事項を扱うものであるか否かを識別する機密識別子に相当するものが用いられているとはいえない。なお，参考文献の記載（【００３２】等）によれば，アプリケーションプログラムのハンドル名がアプリケーションの識別子として作用することがうかがわれるが，参考文献記載の技術は，アプリケーションが実際に機密ファイルをオープンしたか否かによって当該アプリケーションによるファイルの外部への格納の可否が判断されるものであり，入力元と出力先との安全性の比較により処理の可否を判断する引用発明とは処理の可否の判断の原理を異にする。また，扱うファイルそのものの機密性に着目して機密ファイルを外部に出すことを阻止することを目的とする点で，扱うファイルそのものの機密性には着目していない引用発明とは目的をも異にする。このため，引用発明に対し参考文献記載の技術を適用することには，動機付けが存在しないというべきである。そうすると，相違点Ｂにつき，引用発明に，引用例２に記載の上記周知の事項を適用しても，本願発明の「機密識別子」には容易に想到し得ないというべきであるし，参考文献記載の周知技術はそもそも引用発明に適用し得ないものであり，また，仮に適用し得たとしても，本願発明の「機密識別子」に想到し得るものではない。そうである以上，相違点Ｂにつき，本件審決における相違点１の判断において事実上判断されているとはいえない。


したがって，この点に関する被告の主張は採用し得ない。４取消事由３（相違点の認定の誤り及び相違点に係る容易想到性判断の誤り）
について
(1)上記３のとおり，本件審決は，本願発明の「機密識別子」及び「機密識別子記憶部」と引用発明の「識別子」及び「保護方法データベース」とに係る相違点を看過したものであり，この点は審決の結論に影響を及ぼす。しかし，更に進んで，仮にこの相違点の看過がなかったとしても，本件審決は相違点Ｃを看過したものであり，この点は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。その理由は，以下のとおりである。(2)ア本願発明における送信の可否の動作は，「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり，送信先がローカル以外である場合に，当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止し，そうでない場合に，当該フックしたシステムコールを開放する」（請求項１）との記載により規定されている。
ここでいう「そうでない場合」とは，その記載に先立つ「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり，送信先がローカル以外である場合」との記載と対をなすものと理解するのが合理的であ   る。そうすると，「そうでない場合」とは，『「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり，送信先がローカル以外である場合」でない場合』を意味することとなる。これは，すなわち，「当該アプリケーションが，機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションでないか，又は，送信先がローカルである場合」にほかならない。他方，「システムコールを開放する」との動作は，本願明細書の「システムコールを開放して送信が行われるようにし」（【００２３】）及び「システムコールを開放する。その結果，その写真のデータが送信部１６に   よって   写真共   有サイ   トのサ   ーバに   送信さ   れるこ   とにな   る。」（【００３４】）との記載から，送信を実行するための動作であると認められる。
以上より，本願発明は，「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり，送信先がローカル以外である場合に，当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止する一方，当該アプリケーションが，機密識別子で識別されるアプリケーションでないか，又は，送信先がローカルである場合に，当該フックしたシステムコールを開放することによって当該送信を実行する」ものであると解される。このように解することは，本願発明の課題及び効果（前記１(3)イ，エ）とも整合する。
そうすると，本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定に当たっては，ファイル送信の阻止の条件とともにファイル送信を阻止しない条件についても対象とすべきところ，本件審決は，ファイル送信の阻止の条件を相違点１として認定するにとどまり，ファイル送信を阻止しない条件に関する対比及び認定が欠落しているというべきである。そして，引用発明においてファイル送信を阻止しない条件は，入力元のアプリケーションの識別子の安全性よりも出力先の記憶領域の安全性の方が低くないことであり，この点は，本願発明のファイル送信を阻止しない条件とは相違する。
以上より，本願発明と引用発明とは，本願発明においては，「当該アプリケーションが，機密識別子で識別されるアプリケーションでないか，又は，送信先がローカルである場合に，当該フックしたシステムコールを開放することによって当該送信を実行する」のに対し，引用発明においては，「入力元のアプリケーションの識別子の安全性よりも出力先の記憶領域の安全性の方が低くない場合に，ファイル送信を実行する」点でも相違すると見るのが適当である（これと相違点１とを合わせると，相違点Ｃとなる。以下では，正しくは相違点１ではなく相違点Ｃが認定されるべきであったものとして論ずる。）。このような相違点Ｃを看過した点で，本件審決における本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定は誤りがある。
イこれに対し，被告は，本願発明におけるファイル送信が阻止されない条件は，「そうでない場合」という包括的なもの，つまりファイル送信が阻止される条件以外の全ての場合であって，ファイル送信が阻止される条件に応じて反射的必然的に決定されるものであり，これが結果的にどのような条件と等価となっているかは発明特定事項ではないとし，ファイル送信が阻止される場合でない場合という条件においては，本願発明と引用発明は相違せず，この条件は一致点となる旨主張する。この被告の主張の趣旨はやや判然としない部分があるが，「そうでない場合」の「そう」が「当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり，送信先がローカル以外である場合」を指すとすれば，ファイル送信が阻止される条件が具体的に特定されていることの反面として，阻止されない条件も「当該アプリケーションが，機密識別子で識別されるアプリケーションでないか，又は，送信先がローカルである場合」として具体的に特定されると見るのが合理的であるし，本願発明の課題及び効果に鑑みると，ファイル送信が阻止されない条件を本願発明の発明特定事項でないとする理由もないというべきである。そして，このような本願発明におけるファイル送信が阻止されない条件が引用発明におけるそれと相違することは，上記アのとおりである。また，なお，「そうでない場合」の「そう」が「当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止」を指すものと理解する余地もあるが，このような理解は被告の前記主張とは整合しないと思われる。
したがって，この点に関する被告の主張は採用し得ない。(3)ア上記３のとおり，本件審決は，本願発明の「機密識別子」及び「機密識別子記憶部」と引用発明の「識別子」及び「保護方法データベース」とに係る相違点を看過したものであり，この点は審決の結論に影響を及ぼす。そうである以上，「機密識別子」及び「機密識別子記憶部」を含む相違点Ｃの看過も，審決の結論に当然影響を及ぼすということができる。したがって，取消事由３は理由がある。
イこの点につき，被告は，引用発明のアプリケーションや記憶領域に合理的に安全性を設定することは当業者が適宜行うことであり，引用発明において本願発明と同様の条件を実現することに阻害事由はない旨などを主張するけれども，相違点Ｃにつき，引用発明から本願発明の構成に至ることが引用発明の技術的思想に相反し，そのような構成を採ることに阻害事由があるため，容易に想到可能とはいえないことは，相違点ＡないしＢにつき論じたところと同様である。
以上より，この点に関する被告の主張は採用し得ない。
５結論
以上のとおり，原告の主張に係る取消事由のうち，取消事由１は理由がないものの，取消事由２及び３はいずれも理由があるから，本件審決は取り消されるべきである。
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴岡稔   彦
裁判官
杉浦正   樹
裁判官
寺田利彦


平成２５年１月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第１６８８５号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月２５日
判                  決
東京都千代田区＜以下略＞
原              告        株式会   社ニコ   ン同訴訟代理人弁護士        深      井      俊      至同                        山      口      裕      司同補佐   人弁理   士        宮      前              徹同                        鐘ヶ    江      幸      男
川崎市麻生区＜以下略＞
被              告        株式会   社シグ   マ同訴訟代理人弁護士        小      杉      丈      夫同                        西      村      光      治同                        髙      橋      慶      彦同                        田      中      健      夫同補佐   人弁理   士        小      林              武
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は別紙被告製品目録記載の製品を製造し，販売し，輸出し又は販売の申出（販売のための展示を含む。）をしてはならない。
２被告は別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，金１１９億０３００万円及びこれに対する平成２３年５月１日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１概要
本件は，発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許権（特許第３７５５６０９号。以下「本件特許権」という。）を有する原告が，別紙被告製品目録記載の各製品（以下，併せて「被告製品」といい，同目録記載①～⑥の製品を順に「イ号製品」「ロ号製品」「ハ号製品」「ニ号製品」「ホ号製品」「ヘ号製品」という。）が本件特許権を侵害している旨主張して，①特許法１００条１項に基づく差止請求として被告製品の製造等の禁止，②同条２項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄，③不法行為（同法１０２条２項による損害推定）に基づく損害賠償請求として１１９億０３００万円（弁護士・弁理士費用５億円を含む。また，附帯請求として不法行為の後である平成２３年５月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。
ところで，本件は，発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする特許権（特許第３２６９２２３号）に係る請求と併合審理していたところ，本件特許権に係る請求について分離して判断するものである。原告は，分離前において，本件特許権及び特許第３２６９２２３号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求として１２６億５３６０万円の損害賠償を請求し，本件特許権に係る損害額が１１４億０３００万円，特許第３２６９２２３号特許権に係る損害額が９３億１５００万円であるが，対象製品が重複するために，本件特許権ないし特許第３２６９２２３号特許権に係る損害額が１２１億５３６０万であり，弁護士・弁理士費用５億円を加えた１２６億５３６０万円が合計損害額と主張していたので，本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については１１４億０３００万円と弁護士・弁理士費用５億円を加えた合計１１９億０３００万円を請求し，特許第３２６９２２３号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については９３億１５００万円と弁護士・弁理士費用５億円を加えた合計９８億１５００万円を請求し，弁護士・弁理士費用を含めて重複する金額部分については選択的併合であったと解し，本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求は１１９億０３００万円を請求するものとして分離したものである。
２前提事実（後記(6)を除いて当事者間に争いがない。）
(1)当事者
原告は，光学機械器具等の製造，販売等を目的とする株式会社であり，デジタル一眼レフカメラ用レンズを製造，販売等している。被告は，光学機械器具等の製造，販売等を目的とする株式会社であり，デジタル一眼レフカメラ用レンズを製造，販売等している。
(2)本件特許権
原告は，本件特許権を有している。本件特許権は，次のとおりである（本件特許権に係る特許公報〔甲２〕を末尾に添付し，これを「本件明細書」という。）。
登録番   号特許第３７５５６０９号
発明の名称像シフトが可能なズームレンズ
出願日    平成６年９月２９日
出願番   号特願平６－２５９０５６
登録日    平成１８年１月６日
(3)特許発明
本件特許権に係る請求項１の発明（以下「本件特許発明」といい，これに係る特許を「本件特許」という。）は，次のとおりである。「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにお
いて，
前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳ
が設けられ，
前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い，変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化
し，
前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。」
(4)構成要件の分説
本件特許発明の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）。
Ａズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズ
において，
Ｂ前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞り
Ｓが設けられ，
Ｃ前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い，Ｄ変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変
化し，
Ｅ前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動するＦことを特徴とするズームレンズ。
(5)被告の行為


被告は，業として被告製品を製造，販売，輸出及び販売の申出（販売のための展示を含む。）をしている。
(6)被告製品説明
原告は別紙被告製品説明書（原告）記載のとおり被告製品を説明し，被告は別紙被告製品説明書（被告）記載のとおり被告製品を説明する。もっとも，被告は，被告製品の客観的な態様を争うものではない（「レンズ群」の意義について争いがあるため，被告製品の表記法が異なる。）。
３争点
(1)被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか。
ア「レンズ群」の意義（争点１－１）
イ被告製品における「レンズ群ＧＢ」の該当箇所（争点１－２）ウ構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，構成要件Ｂは当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するも
のに限定されるか（争点１－３）
エ構成要件Ａの「ズームレンズ」は，撮影距離の変化にかかわらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできるものに限定されるか（争点１－４）オ構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定されるか（争点１－５）
カ被告製品の充足性（争点１－６）
(2)本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
アサポート要件違反の有無（争点２－１）
イ新規性要件違反の有無（争点２－２）
ウ進歩性要件違反の有無（争点２－３）
(3)原告の損害（争点３）
第３争点に関する当事者の主張
１被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか。
(1)「レンズ群」の意義（争点１－１）
（原告の主張）
アズームレンズにおける第１レンズ群，第２レンズ群などの「レンズ群」とは，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味する。
特許請求の範囲において，「ズームレンズを構成する…レンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い，…変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの間隔が変化し，前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ」と記載されていることから明らかなとおり，ズームレンズにおける変倍時のレンズの移動を問題としていることが明らかであり，この特許請求の範囲の記載だけからでも，当業者は，「レンズ群」が上記の意味であると理解する。また，「レンズ群」は，本件明細書の記載（【０００５】【０００６】【００１５】【００２３】【００２８】【００２９】）においても，一般的にも上記の意味で使用されている。
イ本件明細書には，
「【００３９】
また，開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され，広角端から望遠端への変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する。
図４は，広角端における各レンズ群の位置関係を示しており，望遠端への変倍時には図３に矢印で示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また，第４レンズ群Ｇ４中の接合正レンズＬ４２を光軸とほぼ直交する方向に移動させて像シフトさせ，手ぶれ等に起因する像位置の変動を補正している。
さらに，第３レンズ群Ｇ３を光軸に沿って像側に移動させて，近距離物体へのフォーカシングを行っている。」
と記載されており，この図４の実施例（実施例１）において，シフトレンズであるＬ４２を含み，開口絞りＳと変倍に際して一体的に移動するＬ４１～Ｌ４３が１つの群とされている。
ウ被告は，本件明細書の実施例１が本件特許発明の実施例ではないと主張する。
(ア)しかし，本件明細書【００３９】に「開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され」と記載され，【００４２】の表１において開口絞りＳとレンズＬ４１の光線入射面（図４において，Ｌ４１の左側の面）との面間隔が２．２６０ｍｍと固定されていることが示されており（９頁，面番号１２），図４は開口絞りＳとレンズＬ４１が隣り合っていることを図示している。それゆえ，実施例１において第４レンズ群Ｇ４（レンズ群ＧＢに相当）に隣接して開口絞りＳが設けられていることは明らかである。
(イ)本件特許の出願当初から，実施例１は，当初請求項１のみならず，当初請求項２及び３の実施例である。実施例１（図４）には，その図面から明らかなとおり，開口絞りＳがレンズ群Ｇ４（ＧＢ）に隣接しているものが開示されている。
本件特許に係る当初明細書において，当初請求項２は当初請求項１の従属項であり，当初請求項１は開口絞りＳについて何ら限定がなく，当初請求項２はその点の限定がある発明であった。そして，実施例１とされた図４が記載されており，明細書の通常の読み方としても，当初請求項１は開口絞りＳについて何ら限定がない発明，当初請求項２は実施例１及びその他明細書中の記載を根拠に開口絞りＳについて限定した発明と解するのが当然である。
実施例１を当初請求項２又は３に係る発明の実施例から排除する理由はなく，実施例１を現在の請求項１に係る発明（本件特許発明）の実施例から排除する理由もない。
(ウ)被告の指摘する本件明細書【０００７】，【０００８】の記載も，【０００７】に示された（ａ）式（δ＝Δ・β）の前提を説明するための記述にすぎず，レンズ群ＧＢの全てを光軸に垂直な方向に移動させる必要があるという意味で書かれたものでは全くない。特許請求の範囲には，「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトする」と記載されているのであるから，「レンズ群ＧＢの全てを光軸に垂直な方向に移動させる必要がある」との解釈は採り得ない。
（被告の主張）
ア本件特許発明は，特許請求の範囲に変倍時のレンズ群の移動についての特定はあるが，レンズ群の移動と変倍機能との関係については特定されていない   し，実   施例以   外の発   明の詳   細な説   明（【   ００１   ５】～   【００   ３６】）においては，変倍機能の説明はされていない。本件特許発明は，ズームレンズにおける変倍機能についてのレンズ群の移動を問題としたものと解することはできない。


イ確かに，本件明細書には，従来技術を説明する【０００５】【０００６】及び実施例を説明する【００３７】には，原告主張の意義に基づく記載はある。しかしながら，【００１５】に記載の「レンズ系を構成するレンズ群のうち一部のレンズ群」の「レンズ群」が，原告主張の意義によるものであるか否かは定かではない。さらに，【００２８】にも「レンズ群ＧＢの全体，あるいはその一部をシフトレンズ群として」と記載されており，レンズ群ＧＢの一部についても，また「レンズ群」と称しているのである。
このように，本件明細書自体において，原告主張の意義以外の意味内容を有するとしか解釈できないレンズ又はレンズの組に対して，「レンズ群」という表記が用いられているのである。また，ズームレンズの技術分野において，原告主張の意義の「レンズ群」が一般に用いられるものではない。
ウ本件明細書の実施例１は，本件特許発明の実施例ではないから，実施例１を根拠とすることはできない。
(ア)本件明細書には，２つの実施例が記載されているが，本件特許発明では，「前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ」と，開口絞りＳの位置が限定されている。しかし，【００３９】に記載された実施例１は，「開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され」とされており，開口絞りＳがレンズ群ＧＢ中になく，かつ，開口絞りＳの位置がレンズ群ＧＢに隣接されることが限定されていないのであるから，本件特許発明の実施例ではない。
(イ)本件特許の出願経過を検討するに，本件特許に係る当初明細書（乙５）の特許請求の範囲において，
【請求項１】には，
「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて，前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うことを特徴とするズームレンズ。」という「開口絞りＳ」に
ついて何ら限定がない発明が記載され，
【請求項２】及び【請求項３】には，それぞれ，
「前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられていることを特徴とする請求項１に記載のズームレンズ。」及び「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて，前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ，前記レンズ群ＧＢより物体側に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うことを特徴とするズームレンズ。」という「開口絞りＳ」が光軸に対してほぼ垂直な方向に移動するレンズ群ＧＢに隣接して設けられた発明が記載されていた。
そして，当初明細書において，【００３９】には，実施例１の説明として，「開口絞りＳは，第３レンズ群と第４レンズ群との間に配置され，広角端から望遠端への変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体に移動する。」（乙５の６頁左欄１８－２１行目）と記載されているのに対し，【００４７】には，実施例２の説明として「開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間及び第４レンズ群と第５レンズ群との間で第４レンズ群Ｇ４に隣接して配置され，広角端から望遠端への変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する。」（乙５の７頁右欄２２－２６行目）と記載されていたのである。
以上のとおり，実施例１は，当初請求項１に係る発明の実施例とはされていたが，開口絞りＳがレンズ群ＧＢに隣接して設けられるとする当初請求項２及び３の実施例とはされていなかったのである。ここで，当初請求項２の記載は，「前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられていることを特徴とする請求項１に記載のズームレンズ。」というものであったが，「前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ」との構成要件は，実施例２のみに対応するものである。したがって，当初請求項２は，実施例２に対応する発明を対象としたものであったが，実施例２にレンズ群ＧＢの一部のみが光軸と直交する方向に移動させることについて何らの言及もないにもかかわらず，それについて何らの考慮も払わずに，当初請求項１を引用した請求項としたものである。
そして，審判請求時の補正である手続補正書（乙１３）は，当初請求項１に係る発明について，「レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＢより物体側に隣接して配置されたレンズ群との間に開口絞りＳを配置し，」及び「開口絞りＳは，変倍時に，レンズ群ＧＢと一体的に移動する」の限定を加え，実施例１に対応する発明とすることをせずに，実施例１に対応する発明を原告自ら放棄して，当初請求項１に対応する発明を削除したものである。その後，本件特許発明は，当初請求項２に係る発明に対応する「レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ」たことを構成要件の一部とし，登録されたのである。
(ウ)特許請求の範囲には，「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢ」との記載のほかには，レンズ群ＧＢを定義する記載はない。本件明細書において，レンズ群ＧＢは，「一般的に，レンズ系の一部のレンズ群ＧＢを光軸に垂直な方向にΔだけ移動させたとき，」（【０００７】），「所定量だけ像をシフトするためのレンズ群ＧＢの所要移動量が大きくなりすぎて」（【０００８】）等と記載されている。これらの記載からすれば，本件明細書において，「シフトレンズ群ＧＢ」とは，「所定量だけ像をシフトするために光軸に垂直な方向に光軸に垂直な方向に移動させるレンズ群」と定義されているのであって，実施例１の第４レンズ群Ｇ４は，光軸直交方向に移動するレンズ群ではなく，「シフトレンズ群」ではないから，本件特許発明の実施例ではない。(2)被告製品における「レンズ群ＧＢ」の該当箇所（争点１－２）
（原告の主張）
ア上記(1)（原告の主張）アのとおり，ズームレンズにおける第１レンズ群，第２レンズ群などの「レンズ群」とは，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味する。


イ被告製品において，Ｌ３１～Ｌ３４は変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまりであるから，１つのレンズ群に該当する。そして，被告製品は，Ｌ３１～Ｌ３４の一部であるＬ３３を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズである。
以上により，被告製品のＬ３１～Ｌ３４（レンズ群Ｇ３）は，本件特許発明の「レンズ群ＧＢ」に該当する。
ウ上記(1)（原告の主張）ウ(ウ)と同じ。
（被告の主張）
ア特許請求の範囲には，「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢ」との記載のほかには，レンズ群ＧＢを定義する記載はない。本件明細書において，レンズ群ＧＢは，「一般的に，レンズ系の一部のレンズ群ＧＢを光軸に垂直な方向にΔだけ移動させたとき，」（【０００７】），「所定量だけ像をシフトするためのレンズ群ＧＢの所要移動量が大きくなりすぎて」（【０００８】）等と記載されている。これらの記載からすれば，本件明細書においては，「レンズ群ＧＢ」は，所定量だけ像をシフトするために光軸に垂直な方向に移動させるレンズ群と定義されていると解され，それ以上に「レンズ群ＧＢ」を定義する記載はない。被告製品において，「レンズ群ＧＢ」に対応するものは，光軸に垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なレンズ群Ｇ９である。イ仮に，本件明細書において，レンズ群ＧＢが「所定量だけ像をシフトするためのレンズ群」と定義されているものではないとしても，【０００１】～【００３６】には，光軸に垂直な方向に移動する光学素子は，いずれも「レンズ群ＧＢ」とされ，「シフトレンズ群ＧＢ」とされているのである。一方，【００３７】～【００５３】に記載された実施例においては，ズームレンズを構成するレンズ群として，第１レンズ群Ｇ１，第２レンズ群Ｇ２，第３レンズ群Ｇ３，第４レンズ群Ｇ４及び第５レンズ群Ｇ５が挙げられているのみであり，これらのレンズ群と本件特許発明の「レンズ群ＧＢ」との関係については一切記載されていない。
ウ以上のとおり，本件特許発明における「レンズ群ＧＢ」又は「シフトレンズ群ＧＢ」は，光軸に垂直な方向に移動するレンズ群そのものである。(3)構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，構成要件Ｂは当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するもの
に限定されるか（争点１－３）
（原告の主張）
ア特許請求の範囲には，光軸にほぼ垂直な方向に移動するレンズ群ＧＢの一部のレンズを，開口絞りに隣接したレンズに限定していない。さらに，本件明細書【００３９】で説明されている図４の実施例は，光軸にほぼ垂直な方向に移動するレンズＬ４２は，第４レンズ群のレンズのうち，開口絞りに隣接したレンズではない。
すなわち，本件特許発明においては，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくするために，開口絞りＳを光軸と直交する方向に移動するシフトレンズ群の近くに配置することが好ましいということであり，シフトレンズに隣接しなければその効果が得られないものではない。
よって，光軸にほぼ垂直に移動するレンズ群ＧＢの一部のレンズは，開口絞りに隣接したレンズに限定されないことは明らかである。イ上記(1)（原告の主張）ウと同じ。
（被告の主張）
ア開口絞りを隣接して設けた技術的意義に鑑みれば，光軸にほぼ垂直に移動するレンズ群ＧＢの一部のレンズは，レンズ群ＧＢを構成するいずれのレンズであってもよいのではなく，開口絞りに隣接したレンズに限定して解釈されるべきである。
本件明細書【００３１】においては，「また，軸上光束に比べて軸外光束の方が光軸から大きく離れて通過するような位置にシフトレンズ群ＧＢを配置する場合，より光軸から離れた高さを通過する軸上光束（注：「軸外光束」の誤記と思われる。）に対しても収差が発生しないようにしなければならない。すなわち，シフトレンズ群が明るさにより有利な形状でなければならず，収差補正が難しくなり，その結果シフトレンズ群のレンズ構成が複雑になってしまう。したがって，本発明においては，シフトレンズ群を光軸直交方向に移動させた際の性能劣化を抑えて良好な結像性能を得るために，シフトレンズ群中，またはシフトレンズ群の物体側あるいは像側に隣接するように開口絞りＳを配置して，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくすることが好ましい。」としている。
補正レンズ群に隣接して開口絞りＳを設けた技術的意義は，【００３１】に記載されたとおりであり，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくするためには，開口絞りＳと光軸に直交する方向に移動するシフトレンズ群との間に他の光学素子が配置されることは好ましくないのであるから，開口絞りＳと光軸にほぼ垂直に移動するレンズ群はそのレンズ群がレンズ群の一部である場合にも，開口絞りに隣接していることが必要である。したがって，開口絞りＳの位置を限定したことによる効果を奏するためには，光軸にほぼ垂直に移動する一部のレンズ群は，開口絞りＳに隣接しているものに限られる。イ上記(1)（被告の主張）ウと同じ。
(4)構成要件Ａの「ズームレンズ」は，撮影距離の変化にかかわらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできるものに限定されるか（争点１－４）
（原告の主張）
ア本件特許発明において，シフトレンズ群のシフト量をいかにするかは発明の内容ではなく，シフトレンズ群のシフト量によって像シフト時に良好な結像性能を有するようにしたという発明ではない。
イ構成要件Ａにおいて，「光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能」との部分は，像をシフトする際に光軸垂直方向に移動するレンズ群であるシフトレンズ群の存在を述べるにすぎない。構成要件Ａは，単に，ズームレンズであって，レンズ群ＧＢの全体あるいは一部がシフトレンズ群となっているもの，と規定しているにすぎないのである。ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズ自体は新規なものではない。


そして，構成要件Ｂ～Ｅにおいて，第１レンズ群Ｇ１，レンズ群ＧＦ，開口絞りＳ，レンズ群ＧＢの「光軸上」の位置関係と変倍時の移動が記載されており，これらの「光軸上」の配置と移動関係こそが，従来技術にみられない本件特許発明の構成であり，この構成から奏されるのが本件特許発明の作用効果である。
ウ本件明細書には，特開平４－３６２９０９号公報（甲７）のズームレンズには，像シフトを制御することが難しいという不都合があったということが記載され（【００１１】），特開平５－２３２４１０号公報（甲８の１）のズームレンズは第１レンズ群のレンズ径が大きいという不都合があった旨が記載されている（【００１２】）。そして，本件特許発明は，フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく，像シフトの制御が容易で，像シフト時にも良好な結像性能を有するズームレンズを提供することを目的とする（【００１２】）。
本件特許発明は，第１の「フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく」という目的を，「前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い，」という構成要件Ｃの構成によって達成している。本件明細書においては，「レンズ径において最も物体寄りに配置される第１レンズ群Ｇ１よりも像側に配置されたレンズ群ＧＦによりフォーカシングを行う。こうして，フォーカシングレンズ群のレンズ径を小さくすることができる。」（【００３０】）と説明されている。
また，本件特許発明は，第２の「像シフトの制御が容易で，像シフト時にも良好な結像性能を有する」という目的を，構成要件Ｂ～Ｅに記載された第１レンズ群Ｇ１，レンズ群ＧＦ，開口絞りＳ，レンズ群ＧＢの「光軸上」の位置関係と変倍時の移動の構成により達成している。特開平４－３６２９０９号公報（甲７）のズームレンズでは，シフトレンズ群とフォーカシングレンズ群の位置関係は，物体側からシフトレンズ群，フォーカシングレンズ群という順序の位置関係である。この場合，シフトレンズ群より像側のレンズ群の結像倍率（β）が撮影距離によって変化する。そうすると，像シフトを制御することが難しくなる。本件明細書には，「シフトレンズ群を光軸とほぼ垂直な方向に移動させると，像面上における像のシフト量は，シフトレンズ群よりも像側に配置されるレンズ群の使用倍率βに依存する。したがって，シフトレンズ群より像側に配置されるレンズ群のうち１つのレンズ群を移動させて近距離合焦を行うと，前記使   用倍率   βが撮   影距離   に依存   して変   化して   しまう   。」（   【００   ２８】）と説明されている。
これに対し，本件特許発明では，フォーカシングレンズ群であるレンズ群ＧＦよりも像側に，全体あるいは一部がシフトレンズ群となっているレンズ群ＧＢが配置されている（構成要件Ｃ）。そうすると，シフトレンズ群より物体側に配置されたフォーカシングレンズ群で近距離物体への合焦を行うことになるので，物体からの光は，近距離合焦フォーカシングレンズ群を通過した後にシフトレンズ群を通過することになり，シフトレンズ群よりも像側に配置されるレンズ群の使用倍率βを一定とすることができる。そうすると，撮影距離によって，使用倍率βが変化してしまうということがなくなり，像シフトの制御はより容易になる。
加えて，本件特許発明では，構成要件Ａ，Ｂ及びＥの構成において，画質の劣化を減らすことができるという目的を達成している。以上のとおり，本件特許発明では，第２の「像シフトの制御が容易で，像シフト時にも良好な結像性能を有する」という目的が達成されている。
（被告の主張）
ア本件特許発明は，像シフトの制御が容易であることを目的の１つとするものである。
イ像シフトの制御については，本件明細書【００１９】～【００２２】に記載されており，ズームレンズが角度εだけ傾いたとき，Δ＝－ε・ｆｂ                                （ｃ）ｆｂ；最も物体側のレンズ群よりシフトレンズ群までのレンズ群の合
成焦点距離
を満足するように，シフトレンズ群を光軸直交方向にΔだけ変位するように制御することで像位置変動の補正が可能とされる。
したがって，構成要件Ａの「レンズ群ＧＢ全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトする」とは，「そのシフト量Δが手ぶれによるレンズの傾きΔ＝－ε・ｆｂとなるように制御されるものに限定して解釈されるべきである。すなわち，被告製品のように，手振れによりレンズεが傾いたことが検出されたとき，最も物体側のレンズ群よりシフトレンズ群までのレンズ群の合成焦点距離ｆｂ及びシフトレンズ群Ｇ９の横倍率βｓを用いてΔ＝－ε・ｆｂ／（１－βｓ）で制御されるようなものは含まれない。
そして，本件特許発明では，像を所定量だけシフトさせるためのレンズ群ＧＢの所要移動量を撮影距離の変化によらず一定とすることにより，像シフトの制御を，ひいては像位置の変動の補正を容易に行うことができるものとされている（【００２９】）から，本件特許発明は，シフトレンズ群ＧＢの光軸直交方向の変位量も撮影距離の変化によらず一定として求められるものでなければならない。
上記（ｃ）式は，いかなるズームレンズでも成り立つというものではない。（ｃ）式が成り立つズームレンズは，シフトレンズ群に入射する光線が光軸に平行となるような特定のレンズ構成からなるズームレンズである。ウ構成要件Ａの「ズームレンズ」は，少なくとも撮影距離の変化によらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできることを要するものでなければならない。
(5)構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定されるか（争点１－５）
（原告の主張）
ア５群ズームレンズであるか否かは，本件特許発明の構成要件となっていない。
イ特許請求の範囲の記載に「レンズシャッター式のカメラに用いられる」との限定文言はない。


ウ本件明細書【０００６】【００１２】には，従来技術として特開平５－２３２４１０号（甲８－１）を挙げており，これはバックフォーカスの長い一眼レフカメラに関する発明である。このように，本件明細書は，本件特許発明をバックフォーカスの長い一眼レフカメラにも適用可能であることを前提にしていることが明らかである。本件特許発明が，実施例のバックフォーカスＢｆが比較的短い例に限定される理由もない。本件特許発明の構成要件Ａ，Ｂ及びＥは，シフトレンズの近傍に開口絞りＳを設け，開口絞りＳを変倍時にシフトレンズを含むレンズ群と一体的に移動させることで，変倍時でも，常に，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくすることで，像をシフトさせたときでも画質の劣化を減らすことを意図している。かかる技術的意義は本件明細書【００１２】【００１５】【００３１】【００３９】から明らかである。このように，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくするのに，バックフォーカスＢｆの長短が関係しないことは明らかであり，また，特定のレンズ構成に依存しないことも明らかである。
また，本件特許発明の構成要件Ａ及びＣは，合焦レンズ群ＧＦを最も物体側の第１レンズ群とはせずに，かつ，シフトレンズ群よりも物体側に配置することにより，フォーカス時に大きなレンズ径を備える第１レンズ群を移動させるという負担をなくし，かつ，撮影距離によらず像シフトを容易に行えるようにすることを意図している。かかる技術的意義は本件明細書【００１１】【００１２】【００２９】【００３０】から明らかである。かかる効果を実現するのに，バックフォーカスＢｆの長短が関係しないことは明らかであり，また，特定のレンズ構成に依存しないことも明らかである。
（被告の主張）
ア本件特許発明（請求項１）の記載には，ズームレンズを構成するレンズ群として，最も物体側の第１レンズ群Ｇ１と光軸にほぼ垂直な方向に移動するレンズ群ＧＢ及びレンズ群Ｇ１とレンズ群ＧＢとの間に配置されたレンズ群ＧＦのみが特定され，その余のレンズ群については，何らの特定もない。
イ本件明細書の発明の詳細な説明には，【課題を解決するための手段】の箇所に請求項１の記載を形式的に受ける形で，同様の記載はあるが，実施例としては，物体側より順に，正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を有する第２のレンズ群Ｇ２と，正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を有する第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を有する第５レンズ群Ｇ５を備えたズームレンズしか記載されていない（７頁４１－４４行）。
また，本件明細書に記載された実施例１の（変倍における可変間隔）は，バックフォーカスＢｆが，９．３０２６，３１．４５１１，６５．２４４７とされ（１０頁１３行目），実施例２の（変倍における可変間隔）には，バックフォーカスＢｆが，９．０４１１，３２．４００５，５４．７０８４とされ（１３頁９行目）とされており，このようにバックフォーカスＢｆが短いものは，レンズを交換する一眼レフカメラには対応することができない（ちなみに被告製品の広角端のバックフォーカスは，最も短いものでロ号製品の３８．３２７５である。）から，本件明細書の発明の詳細な説明には，レンズシャッター式のカメラに用いられるズームレンズしか記載されていない。
そして，本件明細書には，他のタイプのレンズ群を備えたズームレンズに適用する際の考慮事項が記載されていないばかりでなく，他のタイプのレンズ群を備えたズームレンズへの適用の可否についての記載もない。本件特許発明の効果は，「像シフト時にも良好な結像性能を有する高変倍ズームレンズを達成することができる」というものであるが，レンズ分野において，レンズ群の構成が異なったり，対象となるカメラの形式が異なると，得られる性能，特に，光学的性能である収差上の現象，作用が異なるものであることが当業者に知られている。
したがって，発明の詳細な説明に記載されている，物体側より順に，正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を有する第２のレンズ群Ｇ２と，正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を有する第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を有する第５レンズ群を備えたズームレンズ以外の任意のレンズ群から構成されるズームレンズや，一眼レフカメラの交換レンズのものまで同様の性能を担保して拡張ないし一般化することはできない。
ウ以上のとおり，構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定される。
(6)被告製品の充足性（争点１－６）
（原告の主張）
ア構成要件Ａ
被告製品は，ズームレンズを構成する１つのレンズ群Ｇ３（本件特許発明の「ＧＢ」に相当）の一部であるレンズＬ３３を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズであるから，構成要件Ａを充足する。
イ構成要件Ｂ
被告製品は，レンズ群Ｇ３に隣接して開口絞りＳが設けられているから，構成要件Ｂを充足する。
ウ構成要件Ｃ
被告製品は，レンズ群Ｇ３と最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群Ｇ２（本件特許発明の「ＧＦ」に相当）を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うから，構成要件Ｃを充足する。
エ構成要件Ｄ
被告製品は，変倍時に，レンズ群Ｇ２とレンズ群Ｇ３との光軸上の間隔が変化するから，構成要件Ｄを充足する。
オ構成要件Ｅ
被告製品は，開口絞りＳは，変倍時に，レンズ群Ｇ３と一体的に移動するから，構成要件Ｅを充足する。
カ構成要件Ｆ
被告製品は，ズームレンズであるから，構成要件Ｆを充足する。
（被告の主張）
ア構成要件Ａ
(ア)上記(4)（被告の主張）のとおり，構成要件Ａの「ズームレンズ」は，少なくとも撮影距離の変化によらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできることを要するものでなければならない。被告製品は，撮影距離の変化に応じてシフトレンズ群の移動量Δが異なるものであるから，本件特許発明の構成要件Ａを充足しない。


(イ)上記(5)（被告の主張）のとおり，構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定される。被告製品のズームレンズは，４群ズームレンズであり，デジタル一眼レフ用レンズであるから，構成要件Ａを充足しない。
イ構成要件Ｂ
被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当するのであれば，被告製品においては，レンズ群Ｇ９と開口絞りＳとの間には，レンズ群Ｇ７及びレンズ群Ｇ８が介在しているから，開口絞りＳがレンズ群Ｇ９中にあるものでもなく，また，開口絞りＳがレンズ群Ｇ９に隣接しているものでもないから，本件特許発明の構成要件Ｂを充足しない。
上記(3)（被告の主張）のとおり，レンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる態様においては，当該一部のシフトレンズ群ＧＢが開口絞りＳと隣接するものと解釈されるべきである。被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢの一部に対応すると解しても，被告製品は，レンズ群Ｇ９と開口絞りＳとの間にレンズ群Ｇ７及びレンズ群Ｇ８を介在しており，開口絞りＳがレンズ群Ｇ９中，あるいはレンズ群Ｇ９に隣接して設けられ
ているものでないから，構成要件Ｂを充足しない
ウ構成要件Ｃ
被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当するのであれば，被告製品においては，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦとの間には，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦ以外のレンズ群が存在するから，構成要件Ｃは充足しない。
エ構成要件Ｄ
被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当するというのであれば，被告製品においては，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦとの光軸上の間隔が変化するとは評価できないので，構成要件Ｄを充足しない。
オ構成要件Ｅ
被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当するというのであれば，被告製品においては，開口絞りＳは，レンズ群Ｇ９と一体的に移動するとは評価できないので，構成要件Ｅを充足しない。
カ構成要件Ｆ
上記ア(イ)と同じ。
２本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
(1)サポート要件違反の有無（争点２－１）
（被告の主張）
アレンズ構成の特定
特許請求の範囲の記載には，ズームレンズを構成するレンズ群として，最も物体側の第１レンズ群Ｇ１と光軸にほぼ垂直な方向に移動するレンズ群ＧＢ及びレンズ群Ｇ１とレンズ群ＧＢとの間に配置されたレンズ群ＧＦのみが特定され，その余のレンズ群については，何らの特定もない。一方，本件明細書の発明の詳細な説明には，上記と同様の記載はあるが，実施例としては，物体側より順に，正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を有する第２のレンズ群Ｇ２と，正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を有する第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を有する第５レンズ群Ｇ５を備えたズームレンズしか記載されていない（７頁４１－４４行目参照）。
本件明細書の実施例１の（変倍における可変間隔）は，バックフォーカスＢｆが，９．３０２６，３１．４５１１，６５．２４４７とされ（１０頁１３行目），実施例２の（変倍における可変間隔）には，バックフォーカスＢｆが，９．０４１１，３２．４００５，５４．７０８４（１３頁９行目）とされており，このようにバックフォーカスＢｆが短いものは，レンズを交換する一眼レフカメラには対応することができないから，本件明細書の発明の詳細な説明には，レンズシャッター式のカメラに用いられるズームレンズしか記載されていない。
そして，本件明細書には，他のタイプのレンズ群を備えたズームレンズに適用する際の考慮事項が記載されていないばかりでなく，他のタイプのレンズ群を備えたズームレンズへの適用の可否についての記載もない。本件特許発明の効果は，「像シフト時にも良好な結像性能を有する高変倍ズームレンズを達成することができる」というものであるが，レンズ分野において，レンズ群の構成が異なったり，対象となるカメラの形式が異なると，得られる性能，特に，光学的性能である収差上の現象，作用が異なるものであることが当業者に知られている。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている，物体側より順に，正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を有する第２のレンズ群Ｇ２と，正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を有する第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を有する第５レンズ群を備えたズームレンズ以外の任意のレンズ群から構成されるズームレンズや，一眼レフカメラの交換レンズのものまで同様の性能を担保して拡張ないし一般化することはできない。
そうすると，出願時の技術常識を参酌しても，本件特許発明は，発明の詳細な説明に記載したものとはいえないから，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号に違反する。
イ補正レンズ群の一部を移動させる構成


本件明細書には，発明の詳細な説明の【００３８】～【００４５】に実施例１が，【００４６】～【００５２】に実施例２が記載されているが，本件特許発明は，「前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ」と開口絞りの位置が限定されているのであるから，「開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され」とされており（【００３９】），開口絞りＳがレンズ群Ｇ４中になく，かつ，開口絞りＳの位置が第４レンズ群Ｇ４に隣接されることが限定されているものでもない実施例１は，本件特許発明の実施例ではない。実施例１は，開口絞りＳの位置が特定されない本件特許に係る当初明細書の請求項１に係る発明（乙５）においては実施例となり得たが，そのような発明が削除された後には，本来，実施例と表記し得ないものである。開口絞りＳが第４レンズ群Ｇ４に隣接して配置された実施例２（【００４７】参照）のみが，本件特許発明の唯一の実施例である。唯一の実施例である実施例２の第４レンズ群Ｇ４は，２つのレンズを接合したレンズＬ４のみから構成されているものである。実施例２には，第４レンズ群の一部移動させるものが記載されていないばかりでなく，実施例２の第４レンズ群は，その一部を移動させることすらできないものである。本件特許発明は，①ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズに係る発明，②ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズに係る発明を択一的に記載したものであるが，上記②に係る発明については，実施例に記載されていない。
以上のとおり，本件特許発明に含まれる一部の発明は，発明の詳細な説明に記載されたものではないから，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号に違反する。
（原告の主張）
アレンズ構成の特定
本件明細書【０００６】【００１２】には，従来技術として特開平５－２３２４１０号（甲８の１）を挙げており，これはバックフォーカスの長い一眼レフカメラに関する発明である。このように，本件明細書は，本件特許発明をバックフォーカスの長い一眼レフカメラにも適用可能であることを前提にしていることが明らかである。
被告は，バックフォーカスＢｆが短いものは，一眼レフカメラに対応することができないことの根拠として，本件明細書の実施例の記載を挙げている。しかし，これは本件明細書の実施例にバックフォーカスＢｆが比較的短い例が記載されていることを指摘しているだけで，バックフォーカスＢｆが短いものは，レンズを交換する一眼レフカメラには対応することができないことを根拠付けるものではないし，本件特許発明が実施例のバックフォーカスＢｆが比較的短い例に限定される理由もない。本件特許発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｅは，シフトレンズの近傍に開口絞りＳを設け，開口絞りＳを変倍時にシフトレンズを含むレンズ群と一体的に移動させることで，変倍時でも，常に，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくすることで，像をシフトさせたときでも画質の劣化を減らすことを意図している。かかる技術的意義は本件明細書【００１２】【００１５】【００３１】【００３９】から明らかである。このように，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくするのに，バックフォーカスＢｆの長短が関係しないことは明らかであり，特定のレンズ構成に依存しないことも明らかである。
また，本件特許発明の構成要件Ａ，Ｃは，合焦レンズ群ＧＦを最も物体側の第１レンズ群とはせずに，かつ，シフトレンズ群よりも物体側に配置することにより，フォーカス時に大きなレンズ径を備える第１レンズ群を移動させるという負担をなくし，かつ，撮影距離によらず像シフトを容易に行えるようにすることを意図している。かかる技術的意義は本件明細書【００１１】【００１２】【００２９】【００３０】から明らかである。かかる効果を実現するのに，バックフォーカスＢｆの長短が関係しないことは明らかであり，特定のレンズ構成に依存しないことも明らかである。
イ補正レンズ群の一部を移動させる構成
本件明細書【００３９】に「開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され」と記載され，【００４２】の表１において，開口絞りＳとレンズＬ４１の光線入射面（図４においてＬ４１の左側の面）との面間隔が２．２６０ｍｍと固定されていることが示されており（９頁，面番号１２），図４は開口絞りＳとレンズＬ４１が隣り合っていることを図示している。それゆえ，実施例１において第４レンズ群Ｇ４（レンズ群ＧＢに相当）に隣接して開口絞りＳが設けられていることは明らかである。
そうすると，本件明細書の実施例１には，第４レンズ群Ｇ４（レンズ群ＧＢに相当）の一部であるレンズＬ４２をほぼ垂直に移動させることが記載されている。
(2)新規性要件違反の有無（争点２－２）
（被告の主張）
ア乙６には，
「ズームレンズを構成する第４レンズ群Ｇ４を光軸とほぼ直交する方向に
移動させてブレの補正を行うズームレンズにおいて，
第４レンズ群Ｇ４に開口絞りＳが設けられ，
変倍時に第２レンズ群Ｇ２と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化し，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化し，前記開口絞りＳは，変倍時に，前記第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動するズームレンズ。」の発明が記載されている（以下，乙６に記載された発明を「乙６発明」という。）。
開口絞りＳが補正レンズ群である第４レンズ群Ｇ４におかれるものは，乙６に明文で記載されている。そして，そのような構成であれば，必然的に開口絞りＳは補正レンズ群と一体的に移動するのであり，その結果開口絞りＳと補正レンズ群との距離は一定に保たれるのである。イ本件特許発明と乙６発明とを対比すると，乙６発明の「第４レンズ群」は，本件特許発明の「レンズ群ＧＢ」に相当する。また，「第２レンズ群Ｇ２又は第３レンズ群Ｇ３」は，レンズ群Ｇ４と最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたものであること及び変倍時に第４レンズ群Ｇ４との光軸上の間隔が変化するという範囲で本件特許発明の「レンズ群ＧＦ」に相当する。
したがって，両者は，


「Ａズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにお
いて，
Ｂ前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口
絞りＳが設けられ，
Ｃ’前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間にレン
ズ群ＧＦを配置し，
Ｄ’変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間
隔が変化し，
Ｅ前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動するＦことを特徴とするズームレンズ。」
の点で一致し，本件特許発明が，「レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものであるのに対し，乙６には，ズームレンズの近距離物体の合焦をどのように行うかについて明記されていない点で文言上相違する。
しかしながら，乙６には，一般的な技術として望遠ズームレンズでは物体に最も近い第１レンズ群がフォーカシング時に繰り出されることが多いとされているが，実施例の説明においてはフォーカシングに用いられるレンズ群については何ら記載されていないから，乙６発明において，フォーカシングに用いられるレンズ群は任意なものとされていたのである。そして，乙８～１０は，その発明がズームレンズにインナーフォーカスを採用したと記載されているばかりでなく，その発明の従来技術としてもズームレンズにインナーフォーカスを採用した文献が存在すると記載されているのであるから，乙６の出願の当時，ズームレンズにおいて第１レンズ群以外のレンズ群を光軸方向に移動させて合焦することは周知の技術であったのである。そうすると，乙６発明において，第２レンズ群Ｇ２又は第３レンズ群Ｇ３のいずれかを光軸方向に移動させて合焦を行うことは，当業者が適宜選択する設計的事項にすぎない。
ウしたがって，本件特許発明は，実質的に乙６発明と同一である。
（原告の主張）
ア本件特許発明の「レンズ群ＧＦ」は，構成要件Ｃに明示しているように，「前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置され」，「光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものである。乙６において，このような機能について何ら言及のない「第２レンズ群Ｇ２又は第３レンズ群Ｇ３」は，本件特許発明の「レンズ群ＧＦ」に相当するものではない。
乙６には，「そこで本発明は，防振機能を備えかつ小型で高性能な望遠ズームレンズの提供を目的としている。」と記載され（【０００４】），近距離物体への合焦に関して，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を防振のため光軸に対し変位する補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されている（【０００７】）。乙６において，第１レンズ群Ｇ１を光軸方向に移動させて近距離物体への合焦を行っていることは明らかである。
イ乙６には，開口絞りＳが変倍時に第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動するという記載は存在しない。また，乙６には，ズームレンズにおいて，変倍時に，開口絞りＳを補正レンズ群と一体として移動させるという技術思想は全くない。
乙６の図１（６頁）には，物体側から順に，第１レンズ群Ｇ１，第２レンズ群Ｇ２，第３レンズ群Ｇ３，開口絞りＳ，第４レンズ群Ｇ４，第５レンズ群Ｇ５とされた実施例が開示されている。そして，【０００７】には，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。」と記載され，【０００８】には，「開口絞り近くのレンズ群は，各画角の光線束が密に集まっているためレンズ径が比較的小さい。…第４レンズ群に開口絞りをおくことが好ましい。」と記載されている。乙６では，開口絞りＳは，レンズ径が比較的小さいレンズ群の近くに配置するのが好ましいという技術的意図の下で，第３レンズ群Ｇ３，開口絞りＳ，第４レンズ群Ｇ４と並ぶレンズ構成例，すなわち，開口絞りＳを，レンズ径が比較的小さい第４レンズ群Ｇ４の近くに配置したという例を開示したにすぎない。ウ以上のとおり，乙６は，少なくとも構成要件Ｃ，Ｄ，Ｅを開示していない点で，本件特許発明と相違する。
(3)進歩性要件違反の有無（争点２－３）
（被告の主張）
ア仮に乙６発明と本件特許発明との相違点が実質的な相違点であるとしても，乙６発明に乙７に記載された発明（以下「乙７発明」という。）を適用することにより，本件特許発明は容易に想到できる。イ乙６の【０００７】には，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を防振のため光軸に対し変位する補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されている。乙６の【０００７】には，第１レンズ群を防振補正光学系にするのが好ましくないという理由として，①最も大型のレンズ群である，②フォーカシング時に繰り出されることが多いという２つの理由が挙げられているのである。すなわち，第１レンズ群が合焦レンズ群であるかないかにかかわらず，第１レンズ群は，最も大型のレンズ群であるから防振補正光学系にするのは好ましくないとしているのである。しかも，②の理由については，「フォーカシング時に繰り出されることが多い」と記載されているのであるから，【０００７】は第１レンズ群をフォーカシングレンズ群としない場合があることも前提とした記載なのである。
したがって，乙６には文言上合焦レンズ群を特定しない「ズームレンズを構成する第４レンズ群Ｇ４を光軸とほぼ直交する方向に
移動させてブレの補正を行うズームレンズにおいて，
第４レンズ群Ｇ４は，正の屈折力を持ち，
第４レンズ群Ｇ４は，両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズと，両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負
メニスカスレンズとの貼合わせレンズとから構成され
第４レンズ群Ｇ４に開口絞りＳが設けられ，


変倍時に第２レンズ群Ｇ２と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化し，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化し，前記開口絞りＳは，変倍時に，前記第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する写真用ズームレンズ。」の発明が記載されている。
そして，本件特許発明と乙６発明との相違点は，本件特許発明が「レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものであるのに対し，乙６には，ズームレンズの近距離物体への合焦をどのように行うかについて明記されていない点でのみ文言上相違することとなる。ウ乙７には，「補正レンズ群を偏芯させることにより撮影画像のブレを補正する内焦式の撮影レンズにおいて，補正レンズ群を偏芯させて防振効果を発揮させたときのフォーカスに伴う光学性能の低下を防止することを図ると共にアクチュエーターの制御性の向上を図ることを目的として，物体側の第１レンズ群と補正レンズ群との間に位置するレンズ群を光軸方向に移動させることによりフォーカスを行う撮影レンズ」の発明が記載されている。
また，乙７には，「又望遠レンズにおいては物体側の第１レンズ群以外の比較的レンズ径の小さな小型軽量の像面側に配置したレンズ群を光軸上移動させてフォーカスを行う所謂内焦式フォーカス方法を用いている場合が多い。」（２頁左上欄１７行目－右上欄１行目）として，乙７発明が内焦式フォーカス方法（インナー・フォーカス方式）を採用した理由が記載されている。乙６にも【０００７】に，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であることが記載されているから，乙６発明においても内焦式フォーカス方法を採用する動機付けはあるのである（ズームレンズにおいて，内焦式フォーカス方法を採用する動機付けは，乙８～１０に記載されているように周知の技術でもある。）。
このように，乙６発明に乙７発明を適用する十分な動機付けがあるのであるから，阻害要因などあるわけはない。
エレンズには，焦点距離によって標準レンズ，広角レンズ，望遠レンズなどの単焦点レンズがあり，ズームレンズは広角端から望遠端まで焦点距離を連続的に変化させることができるものである。そして，ズームレンズの望遠側では望遠レンズの構成と異なるところはない。
そして，手振れによる影響は，焦点距離が長い，すなわち望遠側で大きいのであるから（乙４５の２頁左欄１０－１２行目参照，また，本件明細書５頁９行目の式（ｂ））も焦点距離が長くなると像位置の変動量が大きくなることを示している。），望遠レンズの防振に関する技術をズームレンズに適用することが考えにくいなどということはない。さらに，乙７に記載された望遠レンズの防振に関する技術における内焦式フォーカス方法は，本件特許発明の構成要件Ｃの「前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い，」との技術と同様に，変倍機能が関係する技術でもないのであるから，ズームレンズに関する発明である乙６発明に，ズームレンズに関する発明でない乙７発明を採用することは考えにくいということはない。
また，開口絞りは，撮影条件等に応じて開口量を調整するために不可欠な構成であるから，開口絞りが存在しないレンズは稀である。特許出願明細書の場合，出願された発明の内容によっては開口絞りの記載が省略されることもある。乙７に開口絞りが記載されていないからといって，開口絞りが存在しないレンズの発明であるとはいえないし，特に開口絞りが不要であるとの記載もないのであるから，その技術を開口絞りがある乙６発明に適用することが困難であるということもない。
オ仮に，乙６発明について，第１レンズ群を合焦レンズ群とした発明であると認定したとしても，乙７発明を適用することに困難性はない。乙６には，特許請求の範囲に記載においても合焦レンズ群を特定していないように，第１レンズ群を合焦レンズ群としなければならないとする記載はない。そして，乙４６には，乙６発明のように正負負正負の５群構成のズームレンズにおいて第２群のレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行わせるものが記載されている。
乙４６の【０００３】には，最も物体側のレンズ群によるフォーカスの課題点が述べられており，その解決策として【０００７】には，①物体側より順に正負負正負タイプのパワー構成，②第２レンズ群Ｇ２による近距離物体への合焦，③第２レンズ群Ｇ２の無限遠における使用倍率｜β２｜の極小値の条件化β２ｍｉｎ＞１．７とすることにより課題を解決することが記載されている。
乙６のパワー構成は，乙４６の【０００７】に記載された①のパワー構成と同じである。また，乙６の実施例において，第２レンズ群Ｇ２の無限遠における使用倍率β２の極小値を確認すると，実施例１β２ｍｉｎ＝1.84，実施例２β２ｍｉｎ＝1.99となり，乙４６の【０００７】に記載された③の条件範囲に入っている。乙６の実施例において，第２レンズ群Ｇ２を合焦レンズ群とするインナー・フォーカス方式の条件が整っているのであり，乙６のズームレンズにインナー・フォーカス方式が採用できないというものではない。
一方，乙８～１０に記載されているように，ズームレンズにおいて第１レンズ群以外のレンズ群を合焦レンズ群とすることは周知なのであるから，乙６発明において，第１レンズ群以外のレンズ群を合焦レンズ群とすることは当業者が適宜選択することができる程度のことにすぎない。したがって，内焦式フォーカス方法のレンズ群における課題を解決することを目的とする乙７発明を，乙６発明に適用することの動機付けもあるのである。
カ乙６には，開口絞りを第４レンズ群におく態様と，開口絞りを第３レンズ群におく態様との２つの態様の発明が記載されている。そして，「レンズ群におく」とは，レンズ構成におけるレンズ群と機構的に一緒に配置するということを意味していると解するのが普通であり，特別に開口絞りとレンズ群との配置の関係について記載がない限り，開口絞りは変倍時に第４レンズ群と一体であると解される。
ズームレンズをレンズ鏡筒に組み込む際には，乙１０の図１に示されているように各レンズ群は群筒に保持される（乙１０の５頁右上欄８－１０行目には，「カムリング２の外側にあり，第１レンズ群Ｌ１を保持する１群筒７と」と記載されている。）。「第４レンズ群に開口絞りをおく」の記載から，当業者は，開口絞りは第４レンズ群を保持する群筒に直接又は間接的に固定されると理解する。そして，第４レンズ群を保持する群筒に開口絞りが固定されれば，変倍時に第４レンズ群を移動させれば必然的に開口絞りも一体として移動することとなるのである。


そして，第４レンズ群は補正レンズ群となるので，開口絞りが第４レンズ群と一体に移動してしまうと，防振補正をする際に光軸と直交する方向に移動することとなってしまう。そこで，「このとき開口絞りは，不要な光線を遮蔽するようために光軸上に固定されていることが望ましい。」と記載して，防振補正の際に，第４レンズ群と一体に移動しないようにすることが望ましいことを明らかにしているのである。
乙６に記載された実施例は，いずれも，第４レンズ群Ｇ４は望遠端側へは大きく物体側に移動するから，開口絞りＳが光軸上に固定されて光軸方向に移動しないというものではないのである。開口絞りＳの移動装置については何らの記載もないのであるから，「第４レンズ群に開口絞りをおく」という記載により，開口絞りＳは，第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動すると理解されるのである。
以上のとおり，乙６には，開口絞りを第４レンズ群におく態様の発明が明確に記載されており，この態様においては，開口絞りは第４レンズ群と一体で光軸方向に移動するよう構成されているのである。
（原告の主張）
ア(ア)乙６には，「そこで本発明は，防振機能を備えかつ小型で高性能な望遠ズームレンズの提供を目的としている。」と記載され（【０００４】），近距離物体への合焦に関して，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を防振のため光軸に対し変位する補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されている（【０００７】）。
上記記載中，「このため」とは，文脈上，「第１群レンズ群が最も大型のレンズ群であり」との部分だけでなく，「フォーカシング時に繰り出されることが多い」との部分を指していることが明らかである。１群フォーカスとなっているときに，それを防振のため光軸に対し変位する補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない，ということである。続けて，「従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されているのであるから，１群フォーカスを前提としていることは文脈上明らかである。
(イ)被告は，乙４６の記載を根拠に，乙６の実施例において，第２レンズ群Ｇ２を合焦レンズ群とするインナー・フォーカス方式の条件が整っているのであり，乙６に記載のズームレンズにインナー・フォーカス方式が採用できないというものではないと主張している。しかし，乙４６の【００１６】は，内焦方式のズームレンズを達成するための望ましい条件の１つとして，β２ｍｉｎ＞１．７を挙げており，被告の主張する正負負正負のパワー構成及びβ２ｍｉｎ＞１．７の条件が内焦方式のズームレンズを達成するための十分条件となるものではなく，また十分条件として認識されるように記載されているものでもない。そのため，乙６の実施例のズームレンズのパワー構成が乙４６の実施例と同一であり，β２ｍｉｎ＞１．７の条件を満たすからといって，乙６の実施例のズームレンズがインナー・フォーカス方式の条件が整っているのではない。実際，乙６の第２レンズ群Ｇ２を合焦レンズ群とすることはできない。
(ウ)被告は，内焦式フォーカス方式（インナー・フォーカス方式）が本件特許の出願時において周知である等の主張をしている。仮に，内焦式フォーカス方式が周知であったとしても，それ自体が乙６発明を内焦式フォーカス方式に変更することを動機付けるものではないし，乙６発明に内焦式フォーカス方式を採用した場合に生じるであろう新たな課題を当業者に認識させ，さらに，乙７発明を重畳的に適用して，乙６発明に存在すらしない課題の解決を図るために本件特許発明の構成に至ることを動機付けるものではない。
(エ)一般に，ズームレンズにおいて，前群繰り出し方式のフォーカス方式（１群フォーカス方式）は，どの焦点距離においても，同一の撮影距離に対して，ほぼ同一の繰り出し量でフォーカシングが可能であり，焦点距離によりフォーカシング移動量の差が生じる全体繰り出し方式やズームレンズ系の一部を移動させる方式に比べて大きな有利さを持っている（甲５２）。また，一般に，広角端がｆ＝３５ｍｍ程度までのズームレンズに対して前群繰り出し方式が採用されるが，より広角のｆ＝２８ｍｍから始まる場合，レンズ径の増大や撮影距離変化による収差変動がより対処困難になってくるので，前群繰り出し方式自体が問題になり得る（甲５２）。
乙６の実施例に記載のズームレンズはｆ＝７６．５～２９２（【００２１】，【００２５】）であるために，前群繰り出し方式の上述のレンズ径の増大や撮影距離変化による収差変動のような問題が生じることがなく，前群繰り出し方式の利点を採用している。そのため，乙６発明において，あえて前群繰り出し方式の利点を捨ててまで，乙６発明をインナー・フォーカス方式に変更する動機付けはない。仮に，本件特許の出願時において，インナー・フォーカス方式のズームレンズが周知であるからといって，乙６発明をインナー・フォーカス方式へ変更する動機付けとはならない。
(オ)被告は，乙６には，特許請求の範囲に記載においても合焦レンズ群を特定していないように，第１レンズ群を合焦レンズ群としなければならないとする記載はないと主張している。
しかし，特許請求の範囲の記載に合焦レンズ群の記載がないということは，第２レンズ群Ｇ２又は第３レンズ群Ｇ３が合焦レンズ群である発明が記載されていることにはならないし，特許請求の範囲には，開口絞りにも何らの言及がないのであるから，特許請求の範囲に記載された発明を実施する上で，開口絞りを第４レンズ群Ｇ４に隣接して設けた上で，かつ，変倍時に開口絞りを第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動させることもまた要件となっていない。


よって，本件第１特許発明を容易に想到できるかということに関して，乙６発明を認定するについては，発明の詳細な説明に記載された発明を基にせざるを得ないところ，乙６発明は１群フォーカス方式の発明であり，乙６に記載の１群フォーカス方式の発明を基にしてそれをインナー・フォーカス方式に変更しようとする動機も存在しないのである。イ被告は，乙７にインナー・フォーカス方式が記載されていることやインナー・フォーカス方式自体が出願時に周知であったとして，乙６発明にインナー・フォーカス方式を適用することは容易であったと主張する。上記のとおり，乙６発明は１群フォーカス方式である。当業者は，１群フォーカス方式なら１群フォーカスレンズとして最初からレンズ設計をし，インナー・フォーカス方式ならインナー・フォーカス方式のレンズとして最初から設計するのである（甲５３の１及び２）。近距離合焦方式が異なり，レンズ設計（いかなるレンズを何枚，どのように配置し，さらに開口絞りをどこに設けるか）は，近距離合焦方式をいかにするかに応じて異なるのであるから，インナー・フォーカス方式のレンズ設計をしようというときに，あえて１群フォーカス方式のレンズの設計例を探し出し，それを基に１群フォーカス方式として記載されている設計例をインナー・フォーカス方式に変更するという動機は全く生じない。インナー・フォーカス方式のレンズを設計しようとするなら，インナー・フォーカス方式のレンズの設計例を基にレンズの設計をするのが通常である。
よって，インナー・フォーカス方式自体が乙７に記載され，それが周知技術であったとしても，１群フォーカス方式として記載された乙６発明を基にして，それをインナー・フォーカス方式に変更しようとする動機は全く生じない。
ウ１群フォーカス方式の例を基にそれをインナー・フォーカス方式に設計変更することをあえて想定したとしても，それは容易なことではない。いかなるレンズを何枚どのように組み合わせるか，変倍時にどの群をどう移動させるかさせないか，開口絞りをどこに置くかも含め，最初からレンズの設計はやり直しとなる。１群フォーカス方式として記載されたレンズ設計は，１群フォーカス方式としてレンズ設計がされているため，第１レンズ群を移動することに替え，第２群又は第３群を移動するということの改変をすればよいということではない（甲５３の１及び２）。乙６の実施例においては，レンズ群Ｇ２又はレンズ群Ｇ３を光軸方向に移動させて合焦を行おうとすると，近距離の合焦ができない。当然のことながら，大幅な設計変更をする必要があるが，乙６には，具体的にどこをどのように設計変更すれば，レンズ群Ｇ２又はレンズ群Ｇ３を光軸方向に移動させて合焦を行うインナー・フォーカス方式のレンズとできるかについて全く示唆がない。単に，インナー・フォーカス方式自体が周知であるといってみたところで，そのこと自体，１群フォーカス方式として記載されたレンズをいかにしてインナー・フォーカス方式に変更できるかということに対し全く示唆を与えない。
インナー・フォーカス方式のレンズを設計しようとするなら，最初から，インナー・フォーカス方式のレンズの設計例を基にレンズの設計をするのが通常である。すなわち，乙６に記載の１群フォーカス方式を基にインナー・フォーカス方式の設計をすることは容易であると到底いえない。エ乙７は，最も物体側の第１レンズ群を合焦レンズ群としない，内焦式フォーカス方式（インナー・フォーカス方式）に特有の問題を解決するための発明を開示している。
上記のとおり，乙６発明は１群フォーカス方式であり，乙７が解決しようとする課題そのものが存在しないのであるから，当業者が乙６発明に乙７発明を適用しようという動機付けは存在しない。乙６発明は１群フォーカス方式のズームレンズであり，乙７発明はインナー・フォーカス方式に特有の問題を解決する発明であって単焦点レンズである。乙６と乙７には，それを組み合わせようという接点が見出だせない。
被告は，乙４５を引用して，乙６発明に，乙７発明を採用することは考えにくいということはないと主張するが，焦点距離が長くなると像位置の変動量が大きくなるということが，乙７に記載されているインナー・フォーカス方式を乙６発明に適用するという動機付けになるという理由が不明である。続けて，被告は，乙７に記載された望遠レンズの防振に関する技術における内焦式フォーカス方法は，変倍機能が関係する技術でもないのであるから，乙６発明に，ズームレンズに関する発明でない乙７発明を採用することは考えにくいということはないと主張するが，乙７に記載されているインナー・フォーカス方式を乙６発明に適用するという動機付けになるという理由が不明である。
オ乙６には，開口絞りＳが変倍時に第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動するという記載はなく，また，当業者に開口絞りＳが変倍時に第４レンズ群と一体的に移動するように構成することを動機付けるような記載はない。「レンズ群におく」とは，近くに配置するということを意味する。乙６の特許請求の範囲に記載された発明において，開口絞りは何ら構成要件とされていない。そして，乙６には，ズームレンズにおいて，変倍時に，開口絞りＳを補正レンズ群と一体として移動させるという技術思想は全くない。そのような技術思想があったとしたら，「尚，機構の複雑さを避けるために，余りズーム比が大きくない場合は，開口絞りを第３レンズ群におき，第４レンズ群の機構を簡単にしても良い。」（【００１０】）という記載がされるはずはない。
結局のところ，乙６には，１群フォーカス方式で，第１レンズ群Ｇ１，第２レンズ群Ｇ２，第３レンズ群Ｇ３，開口絞りＳ，シフトレンズ群である第４レンズ群Ｇ４，第５レンズ群Ｇ５と並ぶレンズ構成例が開示されているにとどまる。
３原告の損害（争点３）
（原告の主張）
(1)原告は，被告製品の各販売開始より以前から現在まで，本件特許発明の実施品であるデジタル一眼レフカメラ用レンズを製造，販売している。被告製品と原告の製造販売に係る製品は市場において競合している。(2)被告は，被告製品を製造，販売し，平成２３年４月３０日までに，少なくとも金１９０億０５００万円の売り上げを得た。被告製品の売上に係る利益率は少なくとも６０％であるから，被告は，同日までに，被告製品の製造，販売により，少なくとも金１１４億０３００万円の利益を得た。したがって，特許法１０２条２項により，本件特許権の侵害に基づく損害として，原告は同額の損害を被ったと推定される。
(3)原告は，本件訴訟に係る相当な弁護士・弁理士費用として，５億円の損害を被った。
（被告の主張）
原告の主張は否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するかについて(1)「レンズ群」の意義（争点１－１）についてア(ア)原告は，本件特許発明における「レンズ群」の意義について，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味すると主張する。


まず，特許請求の範囲の記載を検討するに，「変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化し，」（構成要件Ｄ）との記載があるものの，当該記載のみでは，原告主張の「レンズ群」の意義であると理解することはできない。
そこで，本件明細書の記載及び図面を考慮するに，本件明細書には，以下の記載がある（図面及び表は末尾添付の本件明細書参照。以下同じ。）。
「【００３８】
〔実施例１〕
図４は，本発明の第１実施例にかかるズームレンズのレンズ構成を示す図である。
図４のズームレンズは，物体側より順に，両凸レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの接合正レンズＬ１からなる第１レンズ群Ｇ１と，両凹レンズＬ２１，両凸レンズＬ２２および物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ２３からなる第２レンズ群Ｇ２と，物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズＬ３からなる第３レンズ群Ｇ３と，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズＬ４１，両凸レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの接合正レンズＬ４２，および物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズＬ４３からなる第４レンズ群Ｇ４と，物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズＬ５１，物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ５２および両凹レンズ５３からなる第５レンズ群Ｇ５とから構成されている。
【００３９】
また，開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され，広角端から望遠端への変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する。
図４は，広角端における各レンズ群の位置関係を示しており，望遠端への変倍時には図３に矢印で示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また，第４レンズ群Ｇ４中の接合正レンズＬ４２を光軸とほぼ直交する方向に移動させて像シフトさせ，手ぶれ等に起因する像位置の変動を補正している。
さらに，第３レンズ群Ｇ３を光軸に沿って像側に移動させて，近距離物体へのフォーカシングを行っている。」
以上の記載に加え，本件明細書図３及び４を考慮すると，第１実施例においては，「レンズ群Ｇ１」，「レンズ群ＧＦ」,「レンズ群ＧＢ」が，それぞれ第１レンズ群Ｇ１，第３レンズ群Ｇ３，第４レンズ群Ｇ４に相当し，それぞれのレンズ群が変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズであることは明らかである。
(イ)また，証拠（甲４８）によれば，「ズームレンズは，焦点距離を変えるために，光軸に沿って，定められた方式でレンズ群を移動させる。停止しているものも含めて，隣接して同じ動きをするレンズをまとめて，成分（component）と呼ぶことにする（群と呼ぶこともある）。」との記載があるから，ズームレンズの技術分野において，「レンズ群」は変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味するとした用法が周知であったことが認められる。
(ウ)以上のとおり，本件特許発明における「レンズ群」の意義は，本件明細書の記載及び図面を考慮すると，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズであると認められるし，これが周知の用法であったとも認められる。
イ(ア)被告は，本件明細書【００１５】に記載の「レンズ系を構成するレンズ群のうち一部のレンズ群」の「レンズ群」が，原告主張の意義によるものであるか否かは定かではないし，【００２８】にも「レンズ群ＧＢの全体，あるいはその一部をシフトレンズ群として」と記載されており，レンズ群ＧＢの一部についても，また「レンズ群」と称しているのであるなどと主張する。
確かに，被告の主張するように，本件明細書には，原告主張の「レンズ群」の意義と異なる「レンズ群」の用法があるが，これをもって，本件特許発明における「レンズ群」の意義について，上記アのとおり理解できないものではない。すなわち，本件特許発明は，ズームレンズに関する発明であって，光軸方向の移動を基本とする発明であると解される。したがって，そのような技術の基本に即して考えれば，ズームの際に，光軸方向の相対的な位置が変わらないレンズのまとまりを「レンズ群」と称するのが自然である。もっとも，本件特許発明は，ズームレンズにおいて像シフトを可能とするものであり，像シフトはレンズが光軸方向と垂直に移動することにより生じるものである。この像シフトのためのレンズの垂直移動は，上記のズームに関する意味でのレンズ群のすべてのレンズが移動する必要はないが，レンズ群のうちの単数又は複数のレンズがひとまとまりとして垂直方向に移動することはある。本件明細書では，このような，レンズ群の中のひとまとまりのレンズが垂直方向に移動する際に，「レンズ群のうちの一部のレンズ群」（【００１５】）と称し，また，レンズ群の全体又は一部がシフトする場合を総称して「シフトレンズ群」（【００２８】）と称しているものと解されるが，これは，本件特許発明の「レンズ群」の基本的意義を踏まえた上で，その「レンズ群」に含まれる像シフトに関係する一部のレンズを便宜上「レンズ群」と称したものであって，本件特許発明の「レンズ群」の基本的意義を変更するものとは解されない。
また，被告は，原告主張の「レンズ群」の意義が一般的に用いられているものではない旨主張するけれども，上記ア(イ)のとおりであるから採用できない。
(イ)被告は，本件特許発明は開口絞りＳの位置が限定されているのに対し，本件明細書の実施例１は開口絞りの位置に限定がないから，実施例１は本件特許発明の実施例ではなく，レンズ群の意義を解釈するについて，実施例１に関する記載を参照することはできない旨主張する。確かに，上記ア(ア)で引用した本件明細書の記載は実施例１に関する記載である。そこで，実施例１が本件特許発明の実施例といえるかを検討する。


特許請求の範囲には「…１つのレンズ群ＧＢの…一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて…」及び「前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ」と記載され，本件明細書【００３９】には「また，開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され，広角端から望遠端への変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する。」「また，第４レンズ群中の接合正レンズＬ４２を光軸とほぼ直交する方向に移動させて像シフトさせ，…」と記載されていることに加え，【００４２】の表１及び図４をみると，当業者は，実施例１において，第４レンズ群Ｇ４に隣接して開口絞りＳが設けられ（表１では，開口絞りＳとレンズＬ４１の光線入射面との面間隔が２．２６０ｍｍに固定されている。），第４レンズ群Ｇ４中の接合正レンズＬ４２が光軸とほぼ直交する方向に移動させられることが理解できる。そして，「第４レンズ群Ｇ４」に「レンズ群」との文言が使用されているのであるから，当業者は，実施例１の第４レンズ群及びＬ４２が，それぞれ「１つのレンズ群ＧＢ」及び「１つのレンズ群の…一部」に相当すると理解できるし，第３レンズ群Ｇ３が「レンズ群ＧＦ」に，第１レンズ群Ｇ１が「レンズ群Ｇ１」に相当すると理解できる。
したがって，本件明細書の実施例１が本件特許発明の実施例であると理解することを妨げる特段の事情はない。
また，被告は，本件特許発明に係る当初明細書（乙５）において，実施例１は，開口絞りについて何ら限定がない当初請求項１に係る発明の実施例とはされていたものであって，開口絞りＳがレンズ群ＧＢに隣接して設けられるとする当初請求項２及び３の実施例とはされていなかったのであるから，実施例１を根拠として，開口絞りＳがレンズ群に隣接して設けられるとする本件特許発明のレンズ群の解釈をすることはできない旨主張する。
しかしながら，本件明細書と本件特許発明に係る当初明細書では，実施例１に係る記載（【００３８】～【００４５】）は同じであり（甲２，乙５），上記と同様に，実施例１が本件特許発明に対応する当初請求項２の実施例であることを妨げる事情はない。
被告は，当初明細書の実施例２に関する記載である【００４７】には開口絞りＳが第４レンズ群Ｇ４に隣接して配置されることが記載されているのに対し，実施例１に関する記載である【００３９】には，開口絞りがレンズ群Ｇ４に隣接して配置されることが記載されていないから，当初明細書の実施例１は，当初請求項１の実施例にすぎなかったとも主張する。しかし，実施例１について，表１で開口絞りＳとレンズＬ４１の光線入射面との面間隔が２．２６０ｍｍに固定されていることは前記のとおりであって，当初明細書の実施例１も開口絞りＳがレンズ群Ｇ４に隣接するものとして記載されていることが認められるから，被告の主張には理由がない。
(ウ)さらに，被告は，本件明細書において，「シフトレンズ群ＧＢ」とは，「所定量だけ像をシフトするために光軸に垂直な方向に光軸に垂直な方向に移動させるレンズ群」と定義されているのであって，実施例１の第４レンズ群Ｇ４は，光軸直交方向に移動するレンズ群ではなく，「シフトレンズ群」ではないから，本件特許発明の実施例ではない旨主張する。
しかしながら，被告主張に係る「シフトレンズ群ＧＢ」の定義は，「レンズ群ＧＢ」の全体がシフトする場合のみを「シフトレンズ群」と解しているが，上記のとおり，「レンズ群ＧＢ」の一部のみがシフトする場合も，「レンズ群ＧＢ」全体がシフトする場合も，その全体が「レンズ群ＧＢ」と理解されるのであって，被告の主張は，本件特許発明の「１つのレンズ群ＧＢの･･･一部を･･･シフトする」との記載と明らかに整合しない。また，その定義は，本件明細書【０００７】【０００８】の記載を根拠とするが，これらの記載は【０００７】の（ａ）式を説明するための記載にすぎないと解されるから，被告の主張は採用できない。ウ以上のとおり，本件特許発明における「レンズ群」の意義は，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味する。(2)被告製品における「レンズ群ＧＢ」の該当箇所（争点１－２）についてア上記(1)のとおり，本件特許発明における「レンズ群」の意義は，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味する。そして，原告及び被告の被告製品説明によると（以下，被告製品のレンズ及びレンズ群の符号は，被告の主張部分を除いて，別紙被告製品説明（原告）の符号を使用する。），被告製品において，Ｌ３１～Ｌ３４は変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまりであると認められるから，１つのレンズ群に該当する。そして，原告及び被告の被告製品説明によると，被告製品は，レンズ群Ｇ３であるＬ３１～Ｌ３４の一部であるＬ３３を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズであると認められる。
そうすると，被告製品のレンズ群Ｇ３であるＬ３１～Ｌ３４が「レンズ群ＧＢ」に該当する。
イこれに対し，被告は，本件明細書においては，「レンズ群ＧＢ」は，所定量だけ像をシフトするために光軸に垂直な方向に移動させるレンズ群と定義されているとして，被告製品において，「レンズ群ＧＢ」に対応するものは，光軸に垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なレンズ群Ｇ９である旨主張するけれども，上記(1)イ(ウ)のとおり，被告主張に係る「レンズ群ＧＢ」の定義は採用できないから，被告の主張は採用できない。
また，被告は，本件明細書において，【０００１】～【００３６】には，光軸に垂直な方向に移動する光学素子は，いずれも「レンズ群ＧＢ」とされ，「シフトレンズ群ＧＢ」とされているなどと主張する。確かに，本件明細書【００２９】【００３１】には，光軸にほぼ垂直な方向に移動させるレンズとして「シフトレンズ群ＧＢ」が記載されている。しかしながら，本件特許発明には，「レンズ群ＧＢ」の全部がシフトレンズ群である場合が含まれることは明らかであり，上記各段落の記載は，そのような場合を記載したものにすぎないと解されるから，被告の主張は採用できない。


ウ以上のとおり，「レンズ群」の中の一部のレンズＧ９のみを取り出して，本件特許発明の「レンズ群ＧＢ」であるとする被告の主張を採用することはできず，被告製品において，レンズ群Ｇ３であるＬ３１～Ｌ３４が「レンズ群ＧＢ」に該当する。
(3)構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，構成要件Ｂは当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するもの
に限定されるか（争点１－３）について
ア構成要件Ａは「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて，」というものであるから，構成要件Ａでは，レンズ群ＧＢの全体だけでなく，レンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成が示されている。しかしながら，構成要件Ｂは「前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ，」というものであり，構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するという限定をしていない。
また，上記(1)イ(イ)のとおり，本件明細書の実施例１では，実施例１の第４レンズ群及びＬ４２が，それぞれ「１つのレンズ群ＧＢ」及び「１つのレンズ群の…一部」に相当すると理解できるが，図４のとおり，Ｌ４２は開口絞りＳと隣接していない。
たとえ，開口絞りＳが光軸に垂直な方向に移動するレンズに隣接していないとしても，そのようなレンズを含むレンズ群ＧＢに隣接していれば，軸上光束と軸外光束とにおいてレンズ群ＧＢを通過する高さの差を小さくすることができると考えられる。
そうすると，構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するものに限定されると解釈することはできない。
イこれに対し，被告は，本件明細書【００３１】に記載された技術的意義から，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくするためには，開口絞りＳと光軸に直交する方向に移動するシフトレンズ群との間に他の光学素子が配置されることは好ましくないのであるから，開口絞りＳと光軸にほぼ垂直に移動するレンズ群はそのレンズ群がレンズ群の一部である場合にも，開口絞りに隣接していることが必要である旨主張する。
しかしながら，本件明細書【００３１】には，「シフトレンズ群中，またはシフトレンズ群の物体側あるいは像側に隣接するように開口絞りＳを配置して，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくすることが好ましい。」との記載はあるものの，開口絞りＳと光軸に直交する方向に移動するシフトレンズ群との間に他の光学素子が配置されてはならない旨の記載はないのであるから，被告の主張は採用できない。
本件特許発明において，開口絞りＳをレンズ群ＧＢに隣接して設ける意義は，上記【００３１】に記載されているとおり，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくすることにより，収差補正を良好にすることである。
この点について，本件明細書には，次の記載がある。
「さらに，図１１乃至図１６は実施例１において光軸に対して０．０１ｒａｄ（ラジアン）だけ像シフトさせたときのコマ収差図である。図１１は広角端における無限遠合焦状態でのコマ収差図であり，図１２は中間焦点距離状態における無限遠合焦状態でのコマ収差図であり，図１３は望遠端における無限遠合焦状態でのコマ収差図である。また図１４は広角端における撮影倍率－１／４０でのコマ収差図であり，図１５は中間焦点距離状態における撮影倍率－１／４０でのコマ収差図であり，図１６は望遠端における撮影倍率－１／４０でのコマ収差図である。」（【００４５】）「各収差図において，ＦＮＯはＦナンバーを，ＮＡは開口数を，Ｙは像高を，Ｄはｄ線（λ＝５８７．６ｎｍ）を，Ｇはｇ線（λ＝４５３．８ｎｍ）をそれぞれ示している。また，非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面を示し，破線はメリディオナル像面を示している。さらに，球面収差を示す収差図において，破線はサイン・コンディション（正弦条件）を示している。図１１乃至図１６の各収差図は，像高Ｙの正方向にレンズ成分Ｌ４２を移動させたときのＹ＝１５．０，０，－１５．０でのコマ収差を示している。各収差図から明らかなように，本実施例では，各焦点距離状態および各撮影距離状態において像シフト時にも諸収差が良好に補正されていることがわかる。」（【００４６】）
上記実施例１に関する【００４５】【００４６】の記載によれば，開口絞りＳがシフトするレンズＬ４２に隣接していない実施例１においても，良好な収差補正が得られていることが分かる。そうすると，開口絞りＳがシフトするレンズに隣接していなくとも，シフトするレンズを含むレンズ群ＧＢに隣接していれば良好な収差補正が得られ，開口絞りをレンズ群に隣接させるという構成要件Ｂの技術的意義を達成できるものと認められる。また，被告は，本件明細書の実施例１が本件特許発明の実施例ではない旨主張するが，上記(1)イのとおり，被告の主張は採用できない。ウ以上のとおり，構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，構成要件Ｂは当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するものに限定されると解釈することはできない。(4)構成要件Ａの「ズームレンズ」は，撮影距離の変化にかかわらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできるものに限定されるか（争点１－４）につ
いて
アまず，特許請求の範囲の記載において，シフトレンズ群の移動量を一定にする旨の記載はない。
そこで，本件明細書の記載を考慮するに，本件明細書には，以下の記載がある。
「【０００７】
一般的に，レンズ系の一部のレンズ群ＧＢを光軸に垂直な方向にΔだけ移動させたとき，像面上における像のシフト量δは，次の式（ａ）により表される。
δ＝Δ・β                                        （ａ）ここで，βはレンズ群ＧＢよりも像側に配置されたレンズ群の使用倍率（結像倍率）である。」
「【００１１】
【発明が解決しようとする課題】


しかしながら，上述の特開平４－３６２９０９号公報においては，フォーカシングレンズ群である第２レンズ群は防振時の補正レンズ群である第１レンズ群よりも像側に配置されている。このため，同じ焦点距離状態であっても撮影距離が変化すると，第２レンズ群の結像倍率が変化する。その結果，所定量だけ像をシフトするための補正レンズ群の所要移動量も各焦点距離状態ばかりでなく各撮影距離状態によって変化してしまうので，像シフトを制御することが難しいという不都合があった。
【００１２】
また，上述の特開平５－２３２４１０号公報においては，第１レンズ群を光軸に沿って移動させてフォーカシングを行っていた。したがって，前述のように，フォーカシングレンズ群である第１レンズ群のレンズ径が大きいという不都合があった。
本発明は，前述の課題に鑑みてなされたものであり，フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく，像シフトの制御が容易で，像シフト時にも良好な結像性能を有するズームレンズを提供することを目的とする。」
「【００２８】
本発明においては，レンズ群ＧＢの全体，あるいはその一部をシフトレンズ群として，光軸に対してほぼ垂直な方向に移動させることによって像をシフトさせている。この場合，前述のように，シフトレンズ群を光軸とほぼ垂直な方向に移動させると，像面上における像はシフト量は，シフトレンズ群よりも像側に配置されるレンズ群の使用倍率βに依存する。したがって，シフトレンズ群より像側に配置されるレンズ群のうち１つのレンズ群を移動させて近距離合焦を行うと，前記使用倍率βが撮影距離に依存して変化してしまう。このため，像を所定量だけシフトさせるためのシフトレンズ群の所要移動量が撮影距離によって変化してしまい，その結果像のシフトを制御することが難しくなってしまう。
【００２９】
そこで，本発明では，ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体，あるいはその一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて，レンズ群ＧＢより物体側に配置されるレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離合焦を行う。こうして，レンズ群ＧＢより像側に配置されるレンズ群の使用倍率を撮影距離の変化によらず一定とし，像を所定量だけシフトさせるためのレンズ群ＧＢの所要移動量を撮影距離の変化によらず一定としている。その結果，本発明のズームレンズでは，シフトレンズ群ＧＢによる像シフトの制御を，ひいては像位置の変動の補正を容易に行うことができる。」
「【００５４】
【効果】
以上説明したように，本発明によれば，フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく，像シフトの制御が容易で，像シフト時にも良好な結像性能を有する高変倍ズームレンズを達成することができる。」イ以上のとおり，本件明細書には，本件特許発明の目的及び効果としては，像シフ   トの制   御が容   易であ   ること   が記載   され（   【００   １２】   【００   ５４】），本件特許発明では，レンズ群ＧＢより物体側に配置されるレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離合焦を行い（構成要件Ｃ），①レンズ群ＧＢより像側に配置されるレンズ群の使用倍率を撮影距離の変化によらず一定とし，②像を所定量だけシフトさせるためのレンズ群ＧＢの所要移動量を撮影距離の変化によらず一定とした結果，シフトレンズ群ＧＢによる像シフトの制御を，ひいては像位置の変動の補正を容易に行うことができると記載されている（【００２９】）。
被告は，上記②の点を指摘して，本件特許発明は，シフトレンズ群ＧＢの光軸直交方向の変位量も撮影距離の変化によらず一定として求められるものでなければならない旨主張する。
しかしながら，特許請求の範囲の記載において，シフトレンズ群の移動量を撮影距離の変化によらず一定にする旨の記載はないから，本件特許発明がシフトレンズ群の移動量についての発明であるとは認め難い。また，本件明細書によれば，像シフト量は，レンズ群ＧＢよりも像側に配置されるレンズ群の使用倍率に依存するから（【０００７】），上記①のとおり，当該使用倍率を撮影距離の変化によらず一定とすることにより，本件特許発明の目的及び効果である「像シフトの制御が容易」という点は達成されるのであり，他方で，上記②の点を満たさない場合には，上記①の点を満たしても像シフトの制御を容易に行うことができないとする根拠は示されていないから，被告の主張は採用し難い。
ウ以上のとおり，構成要件Ａの「ズームレンズ」は，撮影距離の変化にかかわらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできるものに限定されると解釈することはできない。
(5)構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定されるか（争点１－５）に
ついて
構成要件Ａは「ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて，」及び構成要件Ｆは「ことを特徴とするズームレンズ。」というものであるから，特許請求の範囲において，構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」について，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定する記載はない。
また，本件明細書【００１１】【００１２】【００５４】には，本件特許発明は，①フォーカシングレンズが補正レンズ群より像側にあることにより像シフトを制御することが困難であり，②第１レンズ群をフォーカシングさせるとレンズ径が大きいとの不都合があるという課題を解決するために，フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく，像シフトの制御が容易で，像シフト時にも良好な結像性能を有することを目的として，本件特許発明の構成を採用することにより，当該目的を達成したものと記載されている。このような本件特許発明の解決しようとする課題，目的，効果に照らしても，構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」が５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定される根拠は見いだせない。そうすると，構成要件Ａ及びＦの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定されると解釈することはできない。
これに対し，被告は，本件明細書の実施例について，５群ズームレンズの構成の記載しかなく，バックフォーカスＢｆが短いものは，レンズを交換する一眼レフカメラには対応することができないなどと主張するが，上記のとおり，特許請求の範囲の記載や本件特許発明の解決しようとする課題，目的，効果に照らすと，被告の主張は採用することができない。
(6)被告製品の充足性（争点１－６）について
ア構成要件Ａについて


原告及び被告の被告製品説明のとおり，被告製品はズームレンズである。そして，上記(2)のとおり，被告製品のレンズ群Ｇ３は「レンズ群ＧＢ」に該当し，レンズ群Ｇ３の一部であるＬ３３は光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能であるから，被告製品は構成要件Ａを充足する。
上記(4)及び(5)のとおり，構成要件Ａの「ズームレンズ」は，撮影距離の変化にかかわらず，シフトレンズ群の移動量を一定にできるものに限定されないし，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定されないから，これを前提とする被告の主張は採用できない。
イ構成要件Ｂについて
原告及び被告の被告製品説明のとおり，被告製品は，レンズ群Ｇ３に隣接して開口絞りＳが設けられているから，構成要件Ｂを充足する。上記(3)のとおり，構成要件Ａのレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成において，構成要件Ｂは当該一部のレンズが開口絞りＳと隣接するものに限定されないから，これを前提とする被告の主張は採用できない。
ウ構成要件Ｃについて
原告及び被告の被告製品説明のとおり，被告製品は，レンズ群Ｇ３と最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群Ｇ２を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うから，構成要件Ｃを充足する。これに対し，被告は，被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当することを前提として，被告製品においては，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦとの間には，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦ以外のレンズ群が存在するから，構成要件Ｃは充足しない旨主張する。しかしながら，上記(2)のとおり，被告製品のレンズ群Ｇ３が「レンズ群ＧＢ」に該当するから，被告の主張は採用できないし，本件特許発明は，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦとの間にレンズ群が存在することを排除していないから，被告の主張は失当である。
エ構成要件Ｄについて
原告及び被告の被告製品説明のとおり，被告製品は，変倍時に，レンズ群Ｇ２とレンズ群Ｇ３との光軸上の間隔が変化するから，構成要件Ｄを充足する。
これに対し，被告は，被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当することを前提として，被告製品においては，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦとの光軸上の間隔が変化するとは評価できないので，構成要件Ｄを充足しない旨主張する。しかしながら，上記(2)のとおり，被告製品のレンズ群Ｇ３が「レンズ群ＧＢ」に該当するし，被告製品においては，レンズ群ＧＢとレンズ群ＧＦとの光軸上の間隔が変化するとは評価できないとする点は，別紙被告製品説明（被告）と明らかに矛盾するから，被告の主張は採用できない。
オ構成要件Ｅについて
原告及び被告の被告製品説明のとおり，被告製品は，開口絞りＳは，変倍時に，レンズ群Ｇ３と一体的に移動するから，構成要件Ｅを充足する。これに対し，被告は，被告製品のレンズ群Ｇ９がレンズ群ＧＢに該当することを前提として，被告製品においては，開口絞りＳは，レンズ群Ｇ９と一体的に移動するとは評価できない旨主張する。しかしながら，上記(2)のとおり，被告製品のレンズ群Ｇ３が「レンズ群ＧＢ」に該当するし，被告製品においては，開口絞りＳは，レンズ群Ｇ９と一体的に移動するとは評価できないとする点は，別紙被告製品説明（被告）と明らかに矛盾するから，被告の主張は採用できない。
カ構成要件Ｆについて
被告製品は，ズームレンズであるから，構成要件Ｆを充足する。上記(5)のとおり，構成要件Ｆの「ズームレンズ」は，５群ズームレンズやレンズシャッター式のカメラに用いるズームレンズに限定されないから，これを前提とする被告の主張は採用できない。
キ以上のとおり，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属する。２本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるかについて(1)サポート要件違反の有無（争点２－１）についてア平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号（現行特許法３６条６項１号）は，特許請求の範囲の記載について，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要件とし，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除しているのであるから，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比することにより行うべきである。
イそこで，特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比するに，特許請求の範囲（本件特許発明に係るもの）の記載は前提事実(3)のとおりであり，本件明細書の発明の詳細な説明には，①実施例１として，５つのレンズ群（正負正正負）から構成されるズームレンズにおいて，第４レンズ群Ｇ４中の接合正レンズＬ４２を光軸とほぼ直交する方向に移動させて像シフトさせ，開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間に配置され，第３レンズ群Ｇ３を光軸に沿って像側に移動させて近距離物体へのフォーカシングを行い，変倍時には第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との光軸上の間隔が変化し，開口絞りＳは変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する実施例が示され（【００３８】～【００４５】），②実施例２として，５つのレンズ群（正負正正負）から構成されるズームレンズにおいて，第４レンズ群Ｇ４全体を光軸とほぼ直交する方向に移動させて像シフトさせ，開口絞りＳは，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との間及び第４レンズ群Ｇ４と第５レンズ群Ｇ５との間で第４レンズ群Ｇ４に隣接して配置され，第３レンズ群Ｇ３を光軸に沿って像側に移動させて近距離物体へのフォーカシングを行い，変倍時には第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との光軸上の間隔が変化し，開口絞りＳは変倍に際して第４レンズ群Ｇ４と一体的に移動する実施例が示されている（【００４６】～【００５２】）。
そうすると，本件特許発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であって，その記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるから，本件発明に係る特許請求の範囲の記載についてサポート要件違反は認められない。


ウこれに対し，被告は，本件特許発明の効果は，「像シフト時にも良好な結像性能を有する高変倍ズームレンズを達成することができる」というものであり，レンズ分野において，レンズ群の構成が異なったり，対象となるカメラの形式が異なると，得られる性能，特に，光学的性能である収差上の現象，作用が異なるものであるのに，本件明細書には，実施例として，正負正正負の５群レンズを備えたズームレンズで，バックフォーカスの短いものしか記載されていないので，一眼レフカメラには対応できないなどとして，サポート要件違反を主張する。
しかしながら，本件明細書【００３１】には，「本発明においては，シフトレンズ群を光軸直交方向に移動させた際の性能劣化を抑えて良好な結像性能を得るために，シフトレンズ群中，またはシフトレンズ群の物体側あるいは像側に隣接するように開口絞りＳを配置して，軸上光束と軸外光束とにおいてシフトレンズ群を通過する高さの差を小さくすることが好ましい」と記載されており，本件明細書に接した当業者は，本件特許発明の「像シフト時にも良好な結像性能を有する」効果について，構成要件Ａ及びＢにより達成されるものであると認識できるし，これはレンズ群ＧＢの一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させる構成である場合でも同じである。そして，当該効果は，レンズ群の具体的な構成やバックフォーカスの長さに依存するものではないから，当該効果との関係においてサポート要件違反は認められない。
また，「高変倍」の効果については，本件明細書【００１１】【００１２】をみても，本件特許発明の解決しようとする課題として記載されていないし，【０００３】には，「近年，変倍比が２倍を越えるような，いわゆる高変倍ズームレンズが増えてきている。」と記載されていることに照らすと，当該効果は，本件特許発明の解決しようとする課題ではなく，従来技術において達成された技術的前提にすぎないから，当該効果との関係においてサポート要件違反は認められない。
さらに，被告は，本件明細書の実施例１が本件特許発明の実施例ではないとして，サポート要件違反を主張するけれども，前記１(1)イ(イ)のとおり，本件明細書の実施例１は本件特許発明の実施例であるから，被告の主張は採用できない。
(2)新規性要件違反の有無（争点２－２）についてア乙６には，以下の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項１】
物体側より順に，正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を持つ第２レンズ群Ｇ２と，負の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を持つ第５レンズ群Ｇ５とを有し，広角端から望遠端への変倍時には，前記第１レンズ群Ｇ１と前記第２レンズ群Ｇ２との間隔が増大し，該第２レンズ群Ｇ２と前記第３レンズ群Ｇ３との間隔が線形ないしは非線形に変化し，前記第４レンズ群Ｇ４と前記第５レンズ群Ｇ５との間隔が減少するようにレンズ群が移動するズームレンズにおいて，前記第４レンズ群Ｇ４を光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振するための変位手段を設けたことを特徴とする防振機能を備えたズームレンズ。」
「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は３５ｍｍ判写真用レンズ，特に望遠ズームレンズの防振機能に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来より，ブレの補正を行うために防振機能を有する光学系の提案が数多く成されている。例えば，特開平１－１８９６２１号公報や特開平１－１９１１１２号公報及び特開平１－１９１１１３号公報のように２群以上のレンズ群で構成されるズームレンズにおいて，任意のレンズ群を防振のために光軸と直交する方向に移動させて補正するものや，特開平１－２８４８２３号公報のようにズーミングの際，固定の第１レンズ群中の一部のレンズ成分を光軸に対して垂直方向に移動させてブレを補正するものであった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の如き従来の技術では，一眼レフ用に充分なバックフォーカスを得られないこと，大きなズーム比が実現できない等の欠点を有しており，３５ｍｍ判写真用の一眼レフ用レンズ，特に小型で高性能な望遠ズームレンズに対して不適であった。【０００４】そこで本発明は，防振機能を備えかつ小型で高性能な望遠ズームレンズの提供を目的としている。」
「【０００６】
【作用】本発明は，３５ｍｍ判写真用の望遠ズームレンズに適するように，基本的には正負負正負の５群構成から成るズームレンズを採用している。以下に，このタイプのズームレンズの特徴及び利点について簡単に説明を行う。本発明は，正負負正負の５群構成という多群構成の特徴を充分に生かしたコンパクトで結像性能に優れ，かつ高倍率化に適用できる望遠ズームレンズが達成できる。このタイプのズームレンズは，全長を短縮でき，特に広角端において全長を短縮することができる。そして多群構成であることから，レンズ群の動きかたの自由度を含め，収差補正の自由度が多いためズーム比が大きくても優れた結像性能を得ることができる。特に本発明のような，広角端において全長が短く，望遠端へのズーミングによる変倍時に全長が伸びるタイプのズームレンズは，４群アフォーカルタイプのような従来の望遠ズームレンズと比較して，広角端における全長及びズームレンズ全体の重量を減ずることができる。また，広角端における各レンズ群を通る光線の高さも小さくなるので，各レンズ群における収差の発生が小さくなり，特に広角側の収差補正の際に有利になる。更に，群数が多いため，屈折力配分の選び方の自由度が増し，一眼レフ用に充分なバックフォーカスが容易に得られる。
【０００７】一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を防振のため光軸に対し変位する補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。また本発明の第５レンズ群のように変倍時の光軸方向の移動量の大きいレンズ群も機構が複雑になるため好ましくない。【０００８】然るに，開口絞り近くのレンズ群は，各画角の光線束が密に集まっているためレンズ径が比較的小さい。そこで，このような群を光軸に対し変位する補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構の小型化に好都合であり，収差的にも中心部と周辺部の画質の変化に差をつけずに像位置の補正が可能である。このような５群系ズームタイプにおいて比較的大きなズーム比を得ようとする場合，収差補正上，第４レンズ群に開口絞りをおくことが好ましい。


【０００９】従って，本発明のようなズームタイプにおいて第４レンズ群を補正群とすることが好ましく，また防振駆動機構を簡単にするために，第４レンズ群を光軸に対して，ほぼ直交する方向に移動させることにより防振補正を行なうことが好ましい。このとき開口絞りは，不要な光線を遮蔽するようために光軸上に固定されていることが望ましい。」
「【００１９】
【実施例】以下に，本発明による各実施例について説明する。〔実施例１〕図１は，実施例１のレンズ構成図であり，物体側より順に，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズと，両凸正レンズとからなる正の第１レンズ群Ｇ１と，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる負の第２レンズ群Ｇ２と，両凹負レンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズからなる負の第３レンズ群Ｇ３と，絞りＳと，両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズと，両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる正の第４レンズ群Ｇ４と，両凸正レンズと両凹面レンズとの貼合わせレンズからなる負の第５レンズ群Ｇ５とから構成している。
【００２０】そして，第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２との間隔が増大し，第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間隔が非線形に変化し，第４レンズ群Ｇ４と第５レンズ群Ｇ５との間隔が減少するようにレンズ群が移動し，第４レンズ群Ｇ４を光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振を行う構成である。（以下省略）」
そして，図１には，実施例１のレンズ構成図が記載され，変倍時の各レンズ群の移動態様が示されており，変倍時に第４レンズ群Ｇ４が物体側に移動し，第４レンズ群Ｇ４と第２レンズ群Ｇ２及び第３レンズ群Ｇ３との間隔がそれぞれ小さくなることが示されている。
イ以上のとおり，乙６には，「物体側より順に，正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を持つ第２レンズ群Ｇ２と，負の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を持つ第５レンズ群Ｇ５と有し，第４レンズ群Ｇ４を光軸とほぼ直交する方向に移動させてブレの補正を行うズームレンズ」（【請求項１】【０００２】【００１９】）において，「第４レンズ群Ｇ４に開口絞りＳがおかれ」（【０００８】），「変倍時に第２レンズ群Ｇ２と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化し，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化する」（【請求項１】【００２０】及び図１）構成が記載されている。
そうすると，乙６発明は，「物体側より順に，正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と，負の屈折力を持つ第２レンズ群Ｇ２と，負の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と，正の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と，負の屈折力を持つ第５レンズ群Ｇ５と有し，第４レンズ群Ｇ４を光軸とほぼ直交する方向に移動させてブレの補正を行うズームレンズにおいて，第４レンズ群Ｇ４に開口絞りＳがおかれ，変倍時に第２レンズ群Ｇ２と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化し，第３レンズ群Ｇ３と第４レンズ群Ｇ４との光軸上での間隔が変化するズームレンズ。」と認められる。ウそこで，本件特許発明と乙６発明を対比する。
(ア)本件特許発明は，前提事実(3)のとおりであるから，これを乙６発明と対比すると，乙６発明の「第１レンズ群Ｇ１」，「第２レンズ群Ｇ２」・「第３レンズ群Ｇ３」，「第４レンズ群Ｇ４」，「開口絞りＳ」は，本件特許発明の「第１レンズ群Ｇ１」，「レンズ群ＧＦ」，「レンズ群ＧＢ」，「開口絞りＳ」に相当すると認められる。この点，原告は，本件特許発明の「レンズ群ＧＦ」は合焦レンズであるから，乙６発明の「第２レンズ群Ｇ２」・「第３レンズ群Ｇ３」は本件特許発明の「レンズＧＦ」に相当しない旨主張する。しかしながら，本件特許発明の「レンズ群ＧＦ」の文言は合焦レンズとの意味を含むものではなく，乙６発明において「レンズ群ＧＦ」に相当するレンズ群（「第２レンズ群Ｇ２」・「第３レンズ群Ｇ３」）が合焦レンズ群であるかを相違点として検討すれば足りるというべきである。(イ)また，原告は，乙６には，ズームレンズにおいて，変倍時に，開口絞りを補正レンズ群と一体として移動させるという技術思想は全くなく，乙６では，開口絞りＳは，レンズ径が比較的小さいレンズ群の近くに配置するのが好ましいという技術的意図の下で，開口絞りＳを，レンズ径が比較的小さい第４レンズ群Ｇ４の近くに配置したという例を開示したにすぎないなどと主張する。
しかしながら，証拠（甲４８）によれば，技術常識として，「レンズ群」とは，変倍時でも光軸方向の相対的な位置が変わらない複数のレンズのまとまり（グループ）又は当該まとまりに含まれない単数のレンズを意味すると認められるから，乙６の「開口絞りをレンズ群におく」（【０００８】）との記載から，当該開口絞りは，変倍時には当該レンズ群と一体として移動していると解することができる。そうすると，構成要件Ｅ（「前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動する」）も一致点である。


(ウ)他方で，被告は，本件特許発明が，「レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものであるのに対し，乙６には，ズームレンズの近距離物体の合焦をどのように行うかについて，明記されていない点で文言上相違するとした上で，乙６には，一般的な技術として望遠ズームレンズでは物体に最も近い第１レンズ群がフォーカシング時に繰り出されることが多いとされているが，実施例の説明においてはフォーカシングに用いられるレンズ群については何ら記載されていないから，乙６発明において，フォーカシングに用いられるレンズ群は任意なものとされていたなどとして，実質的な相違点ではない旨主張する。しかしながら，乙６の【０００７】には，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を…補正レンズ群とすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されているから，フォーカシングレンズ群が第１レンズ群である態様（第１群フォーカス方式）が開示されているといえる。他方で，乙６には，第２レンズ群Ｇ２又は第３レンズ群Ｇ３がフォーカスレンズ群であることは明記されていないし，それが記載されているに等しいと解される事情も見当たらないから，実質的な相違点ではないとは認められない。
(エ)以上をまとめると，乙６発明と本件特許発明は，以下の点で一致する。
「Ａズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズ
において，
Ｂ前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開
口絞りＳが設けられ，
Ｃ’前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間にレ
ンズ群ＧＦを配置し，
Ｄ’変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の
間隔が変化し，
Ｅ前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動
する
Ｆズームレンズ。」
(オ)そして，本件特許発明では，レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのに対し，乙６発明では，レンズ群ＧＦに相当する第２レンズ群Ｇ２又は第３レンズ群Ｇ３を光軸に沿って移動させて近距離物体の合焦を行っているのかが不明である点で相違する。
エしたがって，本件特許発明と乙６発明は同一ではないから，新規性要件に違反するとは認められない。
(3)進歩性要件違反の有無（争点２－３）についてア乙７には，以下の記載がある。
「特許請求の範囲
(1)複数のレンズ群を有し，そのうち物体側の第１レンズ群より後方にある少なくとも１つのレンズ群Ｆを光軸方向に移動させることによりフォーカスを行うと共に該レンズ群Ｆよりも像面側に配置したレンズ群Ｃを偏芯させることにより撮像画面のブレを補正するようにしたことを特徴とする防振機能を有した撮影レンズ。」
「（産業上の利用分野）
本発明は振動による撮影画像のブレを補正する機能，所謂防振機能を有した撮影レンズに関し，特に複数のレンズ群のうち物体側の第１レンズ群以外の１つのレンズ群を光軸上移動させてフォーカスを行う内焦式フォーカス方式を利用した撮影系において防振用の補正レンズの小型軽量化及び補正レンズ群を偏芯させて防振効果を発揮させたときのフォーカスに伴う光学性能の低下の防止を図ると共にアクチュエーターの制御性の向上を図った防振機能を有した撮影レンズに関するものである。」（１頁左下欄１３行目－右下欄４行目）
「前述したように撮影画像のブレは長焦点距離の望遠レンズにおいて時に多く発生し，この為望遠レンズにおいて防振機能を有していることが強く要望されている。又望遠レンズにおいては物体側の第１レンズ群以外の比較的レンズ径の小さな小型軽量の像面側に配置したレンズ群を光軸上移動させてフォーカスを行う所謂内焦式フォーカス方法を用いている場合が多い。
一般にこのような内焦式フォーカス方法を用いた望遠レンズにおいて，一部のレンズ群を偏芯させて防振を行うと，偏芯収差の発生量が著るしく（注記：原文のままである。以下同じ。）多くなり，特にフォーカスに際しての偏芯収差の発生量の変動が多くなり撮影画像の光学性能を著るしく低下させる原因となっている。
この他撮影レンズに装着する防振機構には応答正（注記：原文のままである。）の良いことが要求される。この為可動レンズ群をなるべく小型軽量化し，かつ慣性質量の小さいレンズ群を補正レンズ群として用いることが要望されている。」（２頁左上欄１４行目－右上欄１２行目）「そして本実施例では撮影画像のブレを補正する為の補正レンズ群Ｃをフォーカス用のレンズ群Ｆよりも像面側に配置するレンズ構成を採ることにより，補正レンズ群Ｃのレンズ径の縮少化及び軽量化を図っている。これによりレンズ鏡筒の増大化を防止し，補正レンズ群Ｃを駆動させる駆動系の負担を少なくし，防振の際の応答性の向上を図っている。そして補正レンズ群Ｃを偏芯させたときの偏芯収差の発生量を少なく，特に内焦式フォーカス方法を用いた場合に多く発生する物体距離の変化に伴う偏芯収差の変動量を少なくしている。
又撮影画像のブレを補正する際の補正レンズＣの偏芯による画像の移動が物体距離の変化即ちフォーカスに対してかわらないようにしている。これにより光学性能の低下を防止すると共に補正レンズ群Ｃを偏芯させる際の偏芯機構の簡素化を図っている。」（２頁右下欄１－１８行目）「又（ｃ）～（ｆ）式のうち（ｆ）式は補正レンズ群を光軸と直交する方向に所定量移動させたときの像面上における撮影画像の移動量に関するものである。
（ｆ）式より明らかのように本実施例のように各レンズ群を構成すれば補正レンズ群の移動量と撮影画像の移動量との比を一定にすることができ，偏芯機構の簡素化が容易となる。」（３頁右下欄１－８行目）「尚本実施例において補正レンズ群Ｃをフォーカス用のレンズ群Ｆよりも像面側に配置するレンズ構成であれば第１図に示すレンズ構成の他に種々のタイプのレンズ構成を採ることができる。


例えば第４図に示すように第１図に示すレンズ系の補正レンズ群Ｃの像面側に第３の固定レンズ群Ⅲを配置しても良く，又第５図に示すように第２の固定レンズ群Ⅱを省略して３つのレンズ群Ｉ，Ｆ，Ｃより構成しても良い。又第５図に示すレンズ系の補正レンズ群Ｃの像面側に第２の固定レンズ群Ⅱを配置したレンズ構成であっても本発明の目的を達成することができる。
更に補正レンズ群Ｃの物体側に少なくとも２つのフォーカス用のレンズ群を設けこれら複数のレンズ群を異なった速度で移動させてフォーカスを行う構成のレンズ系であっても本発明の目的を達成することができる。」
（３頁右下欄１５行目－第４頁左上欄１１行目）
そして，第１図及び第４～６図には，実施例のレンズ構成が示され，フォーカス用のレンズ群Ｆ及び補正レンズ群Ｃが示されている。イ以上のとおり，乙７発明は，「補正レンズ群を偏芯させることにより撮影画像のブレを補正する内焦式の撮影レンズにおいて，物体側の第１レンズ群と補正レンズ群との間に位置するレンズ群を光軸方向に移動させることによりフォーカスを行う撮影レンズ」と認められる。そうすると，乙６発明（上記(2)イにおいて認定したもの）と乙７発明を組み合わせれば，本件特許発明の構成と同一となる。ウそこで，乙６発明に乙７発明を組み合わせることが容易であるかを検討する。
(ア)乙６発明は，防振機能を備えかつ小型で高性能な望遠ズームレンズの提供を目的とするもので（【０００４】），正負負正負の５群構成のズームレンズは，コンパクトで結像性能に優れ，高倍率化に適用できる望遠ズームレンズが達成できるので，これを基本構成とし（【０００６】），補正レンズ群（防振補正のため光軸と直交する方向に移動させるレンズ群）を第４レンズ群とするものである。補正レンズ群を第４レンズ群にした理由は，①第１レンズ群を補正レンズ群とすることは，一般的に望遠レンズは第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多いため，保持機構及び駆動機構の大型化を招き好ましくない（【０００７】），②第５レンズ群を補正レンズ群とすることは，第５レンズ群が変倍時の光軸方向の移動量が大きいため好ましくない（【０００７】），③他方，開口絞り近くのレンズ群はレンズ径が比較的小さいため，このような群を補正レンズ群にすることは，保持機構及び駆動機構の小型化に好都合であり，収差的にも中心部と周辺部の画質の変化に差を付けずに像位置の補正が可能であるところ，このような５群系ズームタイプにおいて比較的大きなズーム比を得ようとする場合，収差補正上，第４レンズ群に開口絞りをおくことが好ましい（【０００８】～【０００９】）というものである。このように，乙６発明は，保持機構及び駆動機構の小型化という観点に照らし，開口絞りがおかれたレンズ群が補正レンズ群として好ましいという前提において，正負負正負の５群構成のズームレンズでは，収差補正上，第４レンズ群に開口絞りをおくことが好ましいから，第４レンズ群に開口絞りをおき，これを補正レンズ群としたものである。(イ)ところで，乙６の【０００７】には，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を…補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されているから，第１群フォーカス方式が開示されていると解されるが，上記の「本発明」に対応する請求項１は，フォーカス方式を特定していない。そして，乙６発明の技術的意義に照らすと，乙６発明において第１群フォーカス方式であることが必須の前提であるとは解されない。
そうすると，乙６発明は，第１群フォーカス方式以外のフォーカス方式を排除していないというべきである。
また，証拠（乙８～１０）によれば，ズームレンズの技術分野において，１群フォーカスでは大型の構造になる欠点があるために，インナーフォーカスとすることは周知であることが認められる（乙８の【０００３】，乙９の（従来の技術），乙１０の［従来の技術と課題］）。以上のとおり，乙６発明は第１群フォーカス方式の態様を含むのであり，上記の周知技術に照らすと，第１群フォーカス方式の態様において大型の構造になるという課題を当業者は認識できる。
(ウ)乙７には，上記アのとおり，望遠レンズにおいては，第１レンズ群以外の比較的レンズ系の小さなレンズ群を光軸上移動させてフォーカスを行う内焦式フォーカス方式（インナーフォーカス方式）を用いている場合が多いことが記載されるとともに，インナーフォーカス方式を用いた望遠レンズにおいて，一部のレンズ群を偏芯させて防振を行うと，偏芯収差の発生量が著しく多くなり，特にフォーカスに際しての偏芯収差の発生量の変動が多くなり撮影画像の光学性能を著しく低下させる原因となっていることが記載されている。そして，上記の周知技術に照らすと，当業者は，乙７では，第１群フォーカス方式のレンズが従来技術と位置付けられているとともに，その課題を解決するためにインナーフォーカス方式が採用されてきたことに加え，インナーフォーカス方式における防振レンズでは，撮影画像の光学性能を著しく低下させるとの課題が生じることが示されていると認識できる。
(エ)そして，乙６と乙７はともに，本件特許発明の属する像シフトが可能なレンズの技術分野に属するものであるから，当該技術分野の当業者は，乙６と乙７とに同時に接することができる。
そうすると，当業者は，１群フォーカス方式の態様を含む乙６発明において，１群フォーカス方式の欠点を解消するとともに，撮影画像の光学性能を著しく低下させることのない防振レンズを構成するとの課題を認識することができるから，その課題を解決するために乙７発明を適用する動機付けがあると認められる。
したがって，乙６発明に乙７発明を組み合わせることは容易であると認められる。
(オ)また，上記のとおり，乙６発明は，１群フォーカス以外の方式を排除していないから，乙６発明に乙７発明を組み合わせるに当たって阻害要因は存在しない。
(カ)さらに，本件特許発明において顕著な効果があるかを検討するに，本件明細書【００５４】には，本件特許発明の効果として，①フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく，②像シフトの制御が容易で，③像シフト時にも良好な結像性能を有する高変倍ズームレンズを達成することができると記載されている。


平成２３年７月２７日判決言渡
平成２２年（ネ）第１００８０号譲受債権請求承継参加申立控訴事件（原審    東京地方裁判所平成２１年（ワ）第６１９４号，被参加事件    平成１８年（ワ）第１０２７３号）
口頭弁論終結日平成２３年５月９日
判                        決
控訴人・被控訴人（第１審脱退原告承継参加人）
ユーエ   ム株式   会社
訴訟代理人弁護士                山      崎      順      一同                              今      村              憲同                              酒      迎      明      洋被控訴人・控訴人（第１審被告）株式会社円谷プロダクション上記補   助参加   人                株式会   社バン   ダイ被控訴人・控訴人（第１審被告）及び補助参加人訴訟代理人弁護士
遠      山      友      寛
同                              塚      原      朋      一同                              水      戸      重      之同                              千      葉      尚      路同                              柴      野      相      雄同                              鈴      木              優同                              坂      井      はる    か被控訴人・控訴人（第１審被告）訴訟復代理人及び補助参加人訴訟代理人弁護士                            原              雅      宣第１審   脱退原   告                Ｘ
主文
１原判決中被控訴人・控訴人（第１審被告）敗訴部分を取り消す。控訴人・被控訴人（第１審脱退原告承継参加人）の請求を棄却する。２控訴人・被控訴人（第１審脱退原告承継参加人）の控訴を棄却する。３訴訟費用は第１，２審とも控訴人・被控訴人（第１審脱退原告承継参加人）の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１控訴人・被控訴人（第１審脱退原告承継参加人）（以下「参加人」という。）の控訴の趣旨
(1)原判決中参加人敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人・控訴人（第１審被告）（以下「被告」という。）は，参加人に対し，更に３４００万円及びこれに対する平成１８年５月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告の控訴の趣旨
主文第１項と同旨。
第２事案の概要
以下，略語は，原判決と同様のものを用いる。また，原判決の別紙第一目録，第二目録及びウルトラマンキャラクター一覧表（別紙一覧表）を，いずれも引用する。本件は，参加人が，別紙第二目録記載の各著作物（本件著作物）の著作権者である被告に対し，①第１審脱退原告（脱退原告）は，別紙第一目録添付の契約書（本件契約書）に記載された内容の契約（本件契約）に基づき，被告から，本件著作物の日本以外の国における独占的利用権（本件独占的利用権）の許諾を受けた，②被告は，日本以外の国において，第三者に対し，本件著作物や，同著作物の製作後に被告が製作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している，③上記②の被告の行為は，本件契約に違反するものであり，被告は，脱退原告に対し，本件契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記②の第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う，④参加人は，脱退原告から，上記の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた，と主張して，上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求（選択的請求）として，１億円及びこれに対する平成１８年５月２６日（被参加事件の訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金（不当利得返還請求の場合は，民法７０４条前段所定の年５分の割合による法定利息。）の支払を求めた事案である。原判決は，参加人主張の被告の債務不履行のうち，被告が，バンダイ（当審における被告補助参加人。以下「補助参加人」という。）に対し，平成８年９月１日から平成９年１２月３１日まで，別紙一覧表記載(1)の各キャラクター（旧ウルトラマンキャラクター）に属する５個のキャラクターについて韓国等の外国における利用権をライセンスし，当該ライセンス期間を現在に至るまで更新している行為が本件契約の債務不履行に当たり，脱退原告にライセンス料相当額の損害が発生しており，かつ，当該ライセンス料相当額について脱退原告に損失が生じ，被告が利得したと認定した上，本件契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権については一部商事消滅時効が成立するため，不当利得返還請求権に基づく認容額の方がより高額であるとして，参加人の請求のうち，被告に対する不当利得返還請求に基づき１６３６万３６３６円及びこれに対する平成１８年５月２６日から支払済みまで年５分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容し，その余の請求を棄却した。参加人及び被告は，それぞれ控訴し，控訴の趣旨記載の判決を求めた。なお，参加人の控訴の趣旨（上記第１の１）は，原判決中参加人敗訴部分である損害賠償金又は不当利得金８３６３万６３６４円及びこれに対する年６分の割合による遅延損害金（不当利得返還請求の場合は，年５分の割合による法定利息。）の請求のうちの一部である３４００万円及びこれに対する年５分の割合による金員の支払請求についてのみ控訴するというものである。
１争いのない事実等
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「１    争いのない事実等」（原判決３頁４行目から７頁２６行目まで）記載のとおりであるから引用する。
２争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「２    争点」（原判決８頁１行目から１０行目まで）記載のとおりであるから引用する。
３争点に対する当事者の主張
原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「３    争点に対する当事者の主張」（原判決８頁１１行目から３９頁８行目まで）記載のとおりであるから引用する。
４当審における当事者の主張
(1)脱退原告と補助参加人との契約について
ア被告及び補助参加人の主張


脱退原告外２者と補助参加人とは，平成１０年１月２９日付けで，次の契約（以下，「平成１０年契約」という。）を締結した。平成１０年契約に基づき，タイ王国の法律に基づいて設立されたチャイヨ・シティ・スタジオ・リミテッド・パートナーシップ，同国の会社であるツブラヤ・チャイヨ・カンパニー・リミテッド及び脱退原告（以下，上記三者を「チャイヨ」という場合がある。）において，以下の①，②を約し，その対価として，補助参加人から１億円を受領した。すなわち，①チャイヨ，その関連会社，子会社は，本件契約書記載の一切の権利（以下，「チャイヨ権利」という。）に関し，以下のとおり（ⅰ）現在又は将来に亘って，バンダイ・グループ（補助参加人，その関連会社，子会社，ライセンシー，サブライセンシー，契約者，製造業者，販売代理店，二次販売代理店，エージェント，代表者，役員，従業員，株主，権利承継人，譲受人，又はこれらのために仕事をしているその他一切の個人・法人を指す。以下同じ。）に対して想定されるいかなる権利の行使も放棄する。（第２．３条権利の行使の放棄・免除）②チャイヨは，平成１０年契約の有効期間中，いかなる国・地域においても，チャイヨ権利をライセンスし，譲渡し，質入し，その他の担保に供し又は処分する行為をしないことを保証し表明する。（第２．６条譲渡及び担保差入）平成１０年契約が締結されたことにより，(ｱ)ないし(ｴ)のとおり，脱退原告から権利を譲り受けたと主張する参加人の被告に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求は，いずれも根拠を欠くに至った。すなわち，
(ｱ)脱退原告に「損害」，「損失」が発生していない。平成１０年契約が締結されたことにより，脱退原告は，本件契約上の権利に関し，第三者に対しライセンスを付与する権利を放棄した上，補助参加人がウルトラマンキャラクターを利用することを許諾し，その対価として１億円（ライセンス料を含むと解釈される。）を受領しているのであるから，補助参加人又はその他の第三者から，本件契約上の権利に関し，ライセンス料を受領する地位ないし根拠を失ったことになる。
したがって，脱退原告において，被告の本件契約の債務不履行による「損害」又は被告の不当利得による「損失」は発生しない。
(ｲ)被告がウルトラマンに関するライセンスを第三者に対して付与する行為は，債務不履行における違法性を欠くことになる。
平成１０年契約によれば，脱退原告は，「バンダイ・グループ」に対し，本件契約上の権利行使を一切放棄する旨を約しており，「バンダイ・グループ」とは，補助参加人のみならず，その関連会社，子会社，ライセンシー，サブライセンシー，契約者，製造業者，販売代理店，二次販売代理店，エージェント，代表者，役員，従業員，株主，権利承継人，譲受人，またはこれらのために仕事をしている一切の個人・法人を含むものとされている。被告は，平成１０年契約締結当時から補助参加人と取引関係を有し，補助参加人は，同契約締結当時から被告の株式を一定割合保有していたから，被告も「バンダイ・グループ」に含まれると解するのが合理的である。そうすると，脱退原告は，平成１０年契約の第２．３条（ⅰ）において，被告に対しても，本件契約上の権利の行使を一切放棄したと解するのが合理的である（なお，被告は平成１０年契約の当事者ではないが，脱退原告による権利放棄の意思表示のみで，バンダイ・グループに含まれる被告との関係でも，債務免除の法的効果を生ずると解すべきである。）。
したがって，被告がウルトラマンに関するライセンスを第三者へ付与する行為については，脱退原告が，本件契約上の権利に基づく責任追及をしない旨を表明し，権利を放棄したと解されるから，債務不履行の要件である「違法性」を欠く。(ｳ)被告は，ウルトラマンキャラクターに関して，第三者からライセンス料を得ることに，法律上の原因を有することになる。
本件契約上のウルトラマンキャラクターに関する著作権は，全て被告に帰属するから，被告は，ウルトラマンキャラクターに関し，第三者からライセンス料という「利得」を得るに当たって，著作権という正当な「法律上の原因」を有することになる。
この点，参加人は，脱退原告が本件契約上の独占的利用権を有しているとして，被告が第三者へライセンスを付与する権利を有しないなどと主張するが，脱退原告は，平成１０年契約の第２．３条（ⅰ）において，被告を含む「バンダイ・グループ」に対し，本件契約上の権利行使をすることを一切放棄しているから，脱退原告は，「独占的利用権」のみならず，通常の利用権を含めて何らの利用権も有しておらず，著作権者たる被告がライセンスを付与するに当たり，障害はない。したがって，本件契約を根拠として，被告のライセンス付与行為が「法律上の原因」に基づかないということはできない。
(ｴ)脱退原告から参加人への権利譲渡は無効である。平成１０年契約の第２．６条には，脱退原告が，チャイヨ権利を第三者へ譲渡しないことを約する譲渡禁止特約がある。
本件の訴訟物は，被告が本件契約上の権利を侵害したことを根拠とする債務不履行に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権であり，脱退原告の本件契約上の権利（チャイヨ権利）に基礎づけられた請求権といえるから，上記譲渡禁止特約の効果は，上記各請求権にも及ぶ。また，参加人は，本件契約上の権利と一体のものとして上記各請求権を脱退原告から譲り受けたと解されるから，平成１０年契約の譲渡禁止特約の効力は，本件契約上の権利のみならず，参加人がこれと一体として譲り受けた上記各請求権にも及ぶというべきである。したがって，脱退原告から参加人への上記各請求権の譲渡は，平成１０年契約の第２．６条に定める譲渡禁止特約に反し無効であり（民法４６６条２項本文），参加人は，補助参加人の承諾なしに上記各請求権を取得することはできず，これらを行使することは認められない。
なお，平成１７年ころ，本件の参加人代理人である山崎順一弁護士は，既に平成１０年契約の存在及び内容を把握していたから，同弁護士は，脱退原告が参加人に上記各請求権を譲渡したとされる平成２０年１２月２４日の時点では，平成１０年契約に定められた譲渡禁止特約の存在及び内容について悪意であった。そうである以上，参加人は，民法４６６条２項ただし書により上記譲渡禁止特約の適用を免れないというべきである。
イ参加人の認否及び反論
平成１０年契約の締結及びそれに基づく金銭の授受の事実は争わないが，参加人の被告に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求は理由がないとする被告の主張は争う。


(ｱ)脱退原告に「損害」，「損失」が発生していないとの主張に対しａまず，被告が補助参加人との間で本件ライセンス契約①を締結した平成８年９月１日から，平成１０年契約締結日である平成１０年１月２９日の前日までの１年４か月間については，同契約の効力は及ばないから，脱退原告が本件契約上の権利に関しライセンス料を受領する機会を有しないとする被告の主張は妥当しない。ｂ次に，平成１０年契約締結日以降についても，以下のとおり，同契約の存在によって脱退原告に損害ないし損失が発生しないとはいえない。(a)平成１０年契約により，脱退原告が補助参加人に対して負担した債務の内容は，補助参加人の事前の承諾なく他者にライセンスをしないとの義務にすぎない。平成１０年契約は，そのような内容である以上，補助参加人が，予め一切の承諾を拒否する意思であったということはあり得ず，承諾を与える可能性があることを前提として，契約を締結したとものと解すべきである。したがって，脱退原告が，平成１０年契約締結によって，本件契約に基づくライセンス権を放棄したとの被告の主張は根拠がない。
また，平成１０年契約は，脱退原告と補助参加人との間における債権契約であって，対世的ないし物権的な権利放棄ではないから，契約外の第三者たる被告はその効果を主張できない。
さらに，平成１０年契約においても，本件契約のうち，第１条１．１（ジャイアント対ジャンボ・エース），１．２（ハルマン・アンド・ザ・セブンウルトラマン），第３条３．２（ProductionRight制作権），３．３（3.3   ReproductionRight複製権），３．４（Copyright著作権），３．５（Trademark   商標）及び３．８（Transfertherights   mentionedaboveto   thethirdperson   上記の権利の第三者への譲渡）等は，平成１０年契約による脱退原告の権利に対する制約から除外されており（第２．６条），同契約が脱退原告による全面的権利放棄ではないことは明らかである。
したがって，脱退原告が，本件契約に基づく日本国外における独占的利用権を争うことが許されない被告との関係において，第三者に対しライセンスを付与し，ライセンス料を得る機会を有していなかったとはいえない。(b)脱退原告が，平成１０年契約に基づき補助参加人から受領した１億円は，補助参加人に対しウルトラマンキャラクターを利用することを許諾する対価ではない。補助参加人は，本件契約上の脱退原告の権利と抵触する権利の許諾を被告から受けているところ，上記金銭は，補助参加人が被告からの許諾による事業を行うことにつき，脱退原告が民事上・刑事上の制裁を求める行為を行わないことに対する対価として支払われたものである。すなわち，平成１０年契約締結時に，脱退原告と被告との間のウルトラマンに関する著作物の著作権及び利用権に係る訴訟が日本とタイ王国の両国において係属中であり，補助参加人が被告から本件契約と抵触するライセンスを受けたとの事実関係が存在し，脱退原告が本件契約上の独占的利用権者であることが確定した場合，補助参加人は，ウルトラマンに関する著作物の日本国外での利用について被告から適法なライセンスを得ることができなくなり，脱退原告から具体的な許諾を得ない限り，著作物の利用行為を行う権原を失うことになるため，平成１０年契約において，脱退原告が補助参加人に対して刑事・民事上の制裁を課す行為を行わないことを約束したものである。平成１０年契約に基づいて脱退原告が受領した金銭は，脱退原告の補助参加人に対する不作為約束の対価という限りでライセンス料の性質を帯びるとしても，唯一の正当なライセンサーとして得られた著作物利用権についてのライセンス料ということはできないから，脱退原告としては，平成１０年契約に基づく金銭の受領にかかわらず，被告が補助参加人から得たライセンス料に相当する金額を，補助参加人から更に得る機会がなかったとはいえない。
したがって，脱退原告において，補助参加人（又はその子会社）から具体的な許諾品について改めてライセンス料を得る機会を失ったとはいえない。(ｲ)被告がウルトラマンに関するライセンスを第三者に対して付与する行為は，
債務不履行における違法性がないとの主張に対し
平成１０年契約は，脱退原告と被告との間でウルトラマン著作物の著作権及び利用権に係る訴訟が日本とタイ王国の両国において係属している時に締結されたが，締結当時，補助参加人は既に被告の株主であり，かつ，被告と取引関係にあった。仮に，被告が「バンダイ・グループ」に該当するとすれば，平成１０年契約締結と同時に，脱退原告が被告との間で係属中の訴訟において権利を主張することが，同契約に違反する行為となり，不合理であるから，被告が「バンダイ・グループ」に属するとの解釈が，平成１０年契約の当事者の意思ではないことは明白である。(ｳ)被告がウルトラマンキャラクターに関し，第三者からライセンス料を得るこ
とは，法律上の原因があるとの主張に対し
本件契約によれば，日本以外の国についてライセンスを付与する権利は脱退原告にあり，被告はその権利を有していないから，被告が著作権者か否かにかかわらず，被告が本件契約に反して第三者との間でライセンス契約を締結しライセンス料を取得したことが，脱退原告との関係で法律上の原因がないことは当然である。また，上記のとおり，脱退原告は，平成１０年契約において，本件契約に基づく独占的利用権を放棄しておらず，被告は平成１０年契約上の「バンダイ・グループ」に含まれないから，脱退原告は被告に対し権利不行使を約するものではなく，脱退原告が，平成１０年契約によって，被告に対する関係で本件契約上の地位を失ったということはあり得ない。
本件契約によれば，被告は，日本以外の国において旧ウルトラマンの著作物を利用する権原を有しておらず，日本以外の国において旧ウルトラマンの著作物の利用から経済的利益を得る権原を有しないから，独占的利用権者である脱退原告による利用行為や契約関係に対して，著作権者として権利ないし経済的利益を主張することはできないというべきである。
(ｴ)脱退原告から参加人への権利譲渡は無効であるとの主張に対し平成１０年契約上，譲渡禁止特約の対象は「チャイヨ権利」，すなわち本件契約上の権利のライセンシーとしての地位であるが，本件の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権は平成１０年契約に基づいて発生した債権ではないから，譲渡禁止の対象でない。


仮に，平成１０年契約において，本件の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権が譲渡禁止の対象であるとしても，本件の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権の債権者である脱退原告と，債務者である被告との間に，譲渡禁止特約は存在しないから，当該譲渡の効力が被告との間で問題となることはない。なお，平成１０年契約の存在及び内容に関する参加人代理人の認識が，譲渡禁止特約や譲渡の効力に影響を与えるものではない。脱退原告から参加人への本件契約に基づく独占的利用権及び被告に対する損害賠償請求権ないし不当利得請求権の譲渡は，脱退原告と参加人代表者との間の長年の信頼関係を基礎として，脱退原告の意志を継いだＡと参加人の協議により合意されたものであり，参加人代理人は当該合意形成の過程においていずれの側も代理していないため，その認識と，両当事者の認識とは関係がない。また，参加人代理人が，参加人の代理人となったのは，上記の譲渡が行われた後であり，本件の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を譲り受けた当時，参加人は平成１０年契約の存在及びその内容について善意であった。
(2)相殺（予備的抗弁）について
ア被告の主張
(ｱ)脱退原告は，直接又はチャイヨ社を通じて，タイ王国において新ウルトラマンキャラクターを用いた事業を長期間に亘り継続しており，これにより脱退原告が得たライセンス料の合計額は，日本円に換算すれば，控訴審における参加人の主たる請求金額（５０３６万３６３６円）を下らない。
脱退原告は，新ウルトラマンキャラクターに係る著作権の使用について，何らの権原を有しないから，脱退原告が，著作権者である被告に無断で，第三者との間で新ウルトラマンキャラクターを対象とするライセンス契約を締結する行為は，被告の著作権を侵害する違法な行為である。したがって，被告は，脱退原告に対し，上記違法行為に基づく損害賠償請求権（民法７０９条）を有する。そこで，被告は，仮に，脱退原告又は参加人の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権が認められた場合に備え，脱退原告に対して有する上記損害賠償請求権を自働債権として，参加人の主たる請求金額（５０３６万３６３６円）の限度で，対当額において相殺することを予備的に主張する。
(ｲ)参加人の主張に対する反論
参加人は，被告の相殺の予備的抗弁の主張及び乙５４ないし６５の申出について，時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨主張する（後記イ）。しかし，参加人の主張は失当である。相殺の抗弁は，請求原因が認められることを仮定した予備的な抗弁である。すなわち，相殺の抗弁は，請求原因事実の主張，立証がされた場合に備えて，反対債権の存在を主張することによって，請求金額を減殺するための主張であるから，その性質上早期に提出することが期待できない。本件は，請求原因事実において，参加人の権利者性が問題になっており，損害発生の点について立証がなされていない状況であるから，損害額を減ずるための相殺の抗弁を提出することは訴訟活動として得策ではないと考えるのは当然である。本件において，相殺の予備的抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当たらないことについての詳細な理由は，以下のとおりである。
ａ「時機に後れた提出」の点に対し
「時機に後れて」といえるか否かは，より以前の適切な時機にその攻撃防御方法を提出することが期待されたか否かによって決定され，当該攻撃防御方法を提出するより早期の適切な時機が存在したか否かは，いかなる争点が重点的に審理され，どのように審理が推移したかにより判断されるべきである。被告は，原審の第３２回弁論準備手続期日において，参加人の請求は請求原因事実の主張，立証がなされているとはいえないと判断しつつも，念のため，相殺の予備的抗弁の主張をした。同期日に至るまでの審理経過では，損害論についての実質的な審理は全く行われておらず，参加人の原告適格性，すなわち債権譲渡行為の有効性，要件事実の主張，立証，２つの訴訟物の関係の整理，準拠法をめぐって争点整理がなされている状況であり，証人尋問等も行われておらず，参加人が請求権者であるか否か，その債権譲渡の要件事実の主張立証も果たされていなかったから，被告にとって実質敗訴を意味する相殺の予備的抗弁を提出することが期待できる審理状況になかった。したがって，原審における被告の相殺の予備的抗弁の提出が時機に後れたとはいえない。
また，被告が原審において相殺の予備的抗弁の主張を提出した時点で，口頭弁論期日は１回しか行われておらず，弁論準備手続による争点整理の結果陳述も行われていなかった。民事訴訟法は，弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出について，弁論準備手続の終了前に提出できなかった理由に関する説明義務を規定するが，弁論準備手続中に提出された攻撃防御方法については，失権効はもちろん説明義務も課していない。この点からも，弁論準備手続中に提出された相殺の予備的抗弁は，却下されるべきではなかった。
さらに，相殺の抗弁における自働債権は，脱退原告のタイ王国における違法ライセンス行為に基づく損害賠償請求権であり，被告にとって，脱退原告の違法行為は外国で行われているため，その事実関係の調査，証拠収集，損害賠償額の算定，翻訳，法律上の検討等に多大な労力と時間を要するところ，本件訴訟は，相殺を待たずに脱退原告ないし参加人の請求が棄却される可能性が大いにあったから，敢えて相殺の予備的抗弁の提出を早期に準備すべき状況にあったとはいえない。加えて，脱退原告は，被告に秘して，タイ王国において違法とされるライセンス行為を行っており，違法行為に基づく損害賠償債務を免れるために，時機に後れた攻撃防御方法を主張することは，訴訟上の信義則に反し，かつ，権利濫用である。証拠についても，タイ王国から多数の関係者を経由して取り寄せ，かつ，タイ語を翻訳して内容を精査する必要があった。このような証拠の所在の把握の困難性，入手，証拠化に時間を要する点に鑑みれば，相殺の予備的抗弁に関する証拠の申出についても，時機に後れたものとはいえない。
したがって，原審における被告の相殺の予備的抗弁の主張及びこれを証する証拠の申出は「時機に後れた提出」といえないことは明白である。
ｂ「故意・重過失」の点に対し
相殺の抗弁は，反対債権の犠牲の下に当該請求債権を消滅させるものであり，提出する者にとっては実質敗訴を意味するから，相殺以外の理由で訴求債権の存在を争うことが合理的であると認められる限り，相殺の予備的抗弁を提出しないことにつき重過失はない。原審において，相殺の予備的抗弁の主張は弁論準備手続の結果陳述前になされており，相殺の予備的抗弁の特質，証拠収集の難易性，損害論は実質的な審理が行なわれておらず脱退原告及び参加人が損害及び利得の発生自体の具体的な立証を行っていない状況を勘案すると，被告の相殺の予備的抗弁の提出時期に十分な合理性があることも明らかである。
したがって，被告に故意・重過失がないことも明白である。
ｃ「訴訟完結の遅延」の点に対し