しかし，前記(1)のとおり，訂正事項ａに係る技術思想は本件特許明細書等に開示されているから，原告の上記主張は理由がない。(イ)原告は，液位計で液位を監視して予め設定した最低水位になった時を検出し，その液位計の情報をコントローラに送って弁を開く制御を行って気密室内の空気を外部に逃がす機構が，本件訂正発明１の液位調整機構に該当することを前提に，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明の記載には，本件訂正発明１を当業者が実施できるように記載されていないし，また，本件訂正後の本件特許の請求項１の記載は，本件訂正明細書等に記載された発明であるとはいえない旨主張する。しかし，本件訂正明細書等の段落【００１６】の記載に照らせば，上記機構は，極めて簡易な機構ではなく，それゆえ，本件訂正発明１の「液位調整機構」に含まれないと考えるのが合理的である。したがって，原告の上記主張はその前提を欠き理由がない。(ウ)原告は，本件訂正発明１の液位調整機構に関して，「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」を検出する機能及び「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」機能を有する何らかの部品を予め設定した最低水位の場所に配置すること以外の技術思想は明細書に記載されていない旨主張する。
しかし，前記(1)のとおり，本件特許明細書等には「給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がして液位調整タンク内の水位を予め設定した最低水位に保持する」ための機能（技術思想）が開示されており，管状部材は，本件訂正発明１の液位調整機構の一つの具体例にすぎず，これに限定されるものではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ特許法３６条６項２号違反の主張に対し
原告は，本件一次審決の際の無効理由通知書の記載を根拠として，本件訂正発明１における「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃して液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」の構成が不明瞭である旨主張する。
しかし，上記無効理由通知書の記載は，あくまで「気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した液位より下がった時に気密室内の気体を外部に開放する液位調整手段」との記載に関するものであり，本件訂正発明１の液位調整機構についてまで記載が明瞭でないと判断したものではない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本件訂正の適法性の判断の誤り）について(1)２以上の請求項について特許無効審判が請求され，審決においてこれに対する判断がされた場合，当該審決は各請求項についての判断ごとに可分であって，それぞれが取消訴訟の対象となり，別個に確定すると解される。そして，特許無効審判が請求されている複数の請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるべきものであり，かつ，各請求項の有効無効の判断と不可分一体の関係にあるものであるから，訂正の効果は各請求項ごとに確定するものと解するべきであり，このことは，当該訂正請求が，複数の請求項について，特許請求の範囲のみならず，「発明の詳細な説明」欄の記載や図面の訂正をも求める場合においても同様であると解される。
これを本件についてみると，前記第２の１(2)のとおり，本件特許の請求項１及び２並びに本件特許明細書等の発明の詳細な説明の記載につき本件一次訂正の請求がなされたところ，本件一次審決は，本件一次訂正を認めるとともに，本件特許の請求項１及び２に係る発明について無効審判請求不成立審決をし，その後，本件一次判決は，本件一次訂正の適法性を肯定した上で，本件一次審決のうち，本件特許の請求項１に係る発明に関する部分を取り消し，本件特許の請求項２に係る発明に関する部分については審決を維持し，同判決はその後確定したものである。そうすると，本件特許の請求項２に関しては，本件一次訂正に係る訂正が認められ，かつそのことを前提に同項が有効であることが確定したものといえるから，これに対応する明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件一次訂正後のものとして確定していることとなる。
他方，本件特許の請求項１に係る発明に関する部分については，上記のとおり，本件一次審決の同発明に関する部分が取り消されたことから，特許の有効無効は確定しない。したがって，同項に係る発明に関係する本件一次訂正の効果の有無も確定しないこととなるところ，後記(2)アのとおり，本件一次訂正において訂正請求された本件特許明細書等の段落【０００９】は，本件特許の請求項１に係る発明に関連する記載であり，また，同段落【００１５】及び【００１７】の記載は，同請求項２に係る発明に関する記載ではあるものの，前記第２の２(1)のとおり，同発明は，同請求項１に係る発明を引用するものであったから，上記両段落の記載は，いずれも同請求項１に係る発明に関係するものと認められる。
そして，本件一次判決後，本件訂正の請求がなされたものであるから，本件特許の請求項１に係る発明との関係では，本件一次訂正の請求は取下げがなされたものとみなされる（改正前特許法１３４条の２第４項）。そうすると，本件訂正の可否は，本件特許の請求項１に関しては，本件一次訂正の請求前の明細書及び図面の記載，すなわち，本件特許明細書等の記載に基づいて判断されるべきこととなる。
これに対し，原告は，本件訂正の可否の判断は本件一次訂正後の明細書の記載に基づいてなされるべきである旨主張するが，上記において判示したところに照らし，採用することはできない。
(2)そこで，前記(1)の説示を前提に，本件訂正の可否について検討する。ア本件特許明細書等には以下の記載がある（下記記載中に引用する図面については別紙１参照。なお，段落【０００９】，【００１５】及び【００１７】を除き，本件訂正後も記載内容は同一である。）。
(ア)【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，ワークの切断加工を液中で行う構成のアブレシブ切断装置に関するものである。
(イ)【０００２】


【従来の技術】一般に，ワークを空気中で切断した場合の騒音は約９０～９５ｄＢであるのに対し，水中で切断した場合の騒音は，約６０～６５ｄＢとなり，空気中で切断する時よりも騒音が小さい。そのため従来より，騒音対策のために水中でアブレシブ切断を行う水中切断用のアブレシブ切断装置が提案されている。また，水中でアブレシブ切断を行う場合切断時に発生する粉塵も水に取りこまれて空気中に飛散しないことからその防塵性も注目されている。
【０００３】このような水中切断用アブレシブ切断装置は，内部に水が充填されたキャッチャ槽を備えており，このキャッチャ槽内には切断対象物であるワークを取り付ける受け台が設けられている。【０００４】ワークの切断加工の際には，受け台にワークを取り付け，ポンプ等によりキャッチャ槽内に給水する。水位が上昇してワークごと受け台が浸漬されるまで給水した後，切断加工を施す。切断加工終了後，キャッチャ槽内のすべての水を排水して，切断加工が終了したワークを取り外す。この操作の繰り返しにより複数のワークを順々に切断加工する。
(ウ)【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら，上述した構成の水中切断用アブレシブ切断装置は，ワークの取り付け時と取り外し時にはキャッチャ槽内の水を排水しているため，ワーク１個の切断ごとにキャッチャ槽内に新規な水を給排せねばならず効率が悪いという難点がある。勿論，一般に複数個のワークを切断する際に，ワーク１個ごとにキャッチャ槽内のすべての水を給排するのは面倒であり，作業効率及び時間効率も悪いという難点も有している。
【０００６】また，切断エリアが大きなものとなると，ワークを浸漬させるキャッチャ槽自体も大きくなるため，キャッチャ槽内を満たす水量も多くなり，水の給排のためにかかる時間が長くなる。水の給排を迅速に行うために大容量のポンプを用いることも考えられるが，この場合，ポンプが大型化してしまい，装置全体としても大型化に繋がるため好ましくない。
【０００７】更に，キャッチャ槽内の水は研磨材を多量に含んでいるため，この研磨材がポンプを通過するとポンプの内部が摩耗し，最悪の場合破損してしまい，寿命が短くなるという難点もある。【０００８】以上のことから本発明では，作業効率及び時間効率のよい水中切断用アブレシブ切断装置を提供することを主目的とする。また，どのような大きさの切断エリアを持つワークに対応させたものであっても水位の調節が迅速に行える水中切断用アブレシブ切断装置を提供することも目的としている。さらに，水位調整のために用いるポンプが研磨材により破損して短寿命となることがない水中切断用アブレシブ切断装置を提供することも目的としている。
(エ)【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべく，請求項１の発明は，ワークの切断加工を液中で行うためのキャッチャ槽を備えた水中切断用アブレシブ切断装置において，前記キャッチャ槽の内部と液面下で連通する液位調整タンクを備え，該液位調整タンクの内部の液面上は気密室に形成され，該気密室は該気密室内への気体の導入又は導出によって液位調整タンク内の液体を液面下の連通路を介して前記キャッチャ槽に吐出又はキャッチャ槽内の液体を液位調整タンク内に吸入するための給排気装置に接続されていることを特徴としている。【００１０】即ち，本発明では，キャッチャ槽内の液位を調整するために，キャッチャ槽の内部と液面下で連通する液位調整タンクを備えている。この液位調整タンク内の液面上部は気密室に形成されており，気密室内の気体圧力を変えることにより，大気圧下に開放されたキャッチャ槽の液位をパスカルの原理に従って調整する。即ち，気密室内に給排気装置から加圧気体を導入して液位調整タンク内の液位を押し下げることにより，液位調整タンク内の液体は，液面下で連通するキャッチャ槽に押出され，これによってキャッチャ槽内の液位が水頭に抗して押し上げられる。
【００１１】また逆に，キャッチャ槽内の液位を下げるには，給排気装置によって気密室内から気体を導出して大気圧下又はさらに減圧した状態にし，キャッチャ槽内の液体の水頭により液位調整タンク内の液位を上げ，液面下で連通するキャッチャ槽内の液体を液位調整タンク内に引き込むことによりキャッチャ槽内の液位を下げる。
【００１２】給排気装置は，気密室内に加圧気体を送り込み，あるいは気密室から気体を導出して大気圧下に開放するか，あるいはさらに気体を吸引して大気圧以下の減圧状態を作り出すことができるものであればよく，例えば，可逆エアポンプや，エアコンプレッサと給排切換弁の組み合わせ，或はさらにバキュームポンプを組み合わせたものなど，種々のものが利用できる。
(オ)【００１５】請求項２の発明では，請求項１に記載の水中切断用アブレシブ切断装置において，前記気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した位置より下がった時に気密室内の気体を外部に開放する液位調整手段を備えたことを特徴としている。【００１６】キャッチャ槽の液位の制御は，例えば，液位計等の液位調整タンク又はキャッチャ槽の液位を監視し，上下の各設定で液位に達したときに給排気装置を停止させることで果たせるが，この場合は，余分な電気配線やコントローラが必要である。本発明は，これを極めて簡単な機構で果たそうとするものである。
【００１７】
本発明における液位調整手段は，例えば，両端が開口する管状部材を一端が気密室の予め設定した液位の位置に開口するよう位置調整可能に配し，他端を気密室の外部に開放するように配した構成のものが挙げられる。
【００１８】この構成では，給排気装置からの加圧気体の導入で気密室内の圧力が増加するにつれて液位調整タンク内の液位が下がるが，この液位が予め設定した位置より下がると管状部材の一端が気密室の空気中に開口することになるため，それ以上の圧力増加は，管状部材を介して外部に気体が逃げることにより阻止され，従って，液位は管状部材の一端の位置に保たれる。
【００１９】尚，管状部材の一端の位置を外部から軸方向に位置調整できるように構成すれば，キャッチャ槽における上昇液位を設定するための液位調整タンク内の下降液位の設定を変えることができる。
(カ)【００２３】


【発明の実施の形態】図１は，液体として水を用いた場合の本発明の水中切断用アブレシブ切断装置の実施形態の一例を示す上面図，図２は図１の装置において液位調整タンクである水位調整タンク２の水位が最高位置のときの横断面図，図３は図１の装置において水位調整タンク２の水位が最低位置のときの横断面図である。なお，以後説明するすべての図において，同一又は相当する箇所には同じ符号を付す。…【００２７】また，水位調整タンク２には，液位調整手段として両端が開口した管状部材よりなる水位調整パイプ５が設けられており，この水位調整パイプ５の下端は水位調整タンク２内の水位が最も低くなった時の水位（以後，最低水位と述べる。）と同じ高さ位置に開口し，上端は水位調整タンク２の外部に開口している。…
【００３６】ワーク３を受け台４に取り付けた後，可逆ポンプＰを駆動させて気密室２ａ内へ空気を送り込み，空気圧により水位調整タンク２内の水位を下げ，水位調整タンク２内の水をキャッチャ槽１側に移す。これによりキャッチャ槽１の水位が上昇して受け台４がワーク３を保持した状態で水面下に沈むこととなる。そして，キャッチャ槽１内の水位がワーク３の最上部よりも２ｃｍ程上昇した時に可逆ポンプＰによる加圧を停止させ，気密室２ａ内の加圧状態を保持したままノズル６によりワークを加工する。
【００３７】この時，可逆ポンプＰの加圧停止とのタイミングが少し遅れても，或は，可逆ポンプＰがそのまま加圧動作を継続していても，水位調整パイプ５の働きで水位調整タンク２内の水位は設定された最低水位に保持される。
【００３８】即ち，例えば，可逆ポンプの継続動作で最低水位よりも水面が押し下げられると，水位調整パイプ５の下端が気密室２ａの空気中に開口するため，気密室２ａ内の加圧空気が水位調整パイプ５を通って水位調整タンク２の外部に逃げる。これにより，気密室２ａ内の圧力が下がり，水面が上昇することとなる。
【００３９】このように，過剰圧力分だけ空気が外部に逃げると水面は水位調整パイプ５の下端の位置まで回復し，これを繰り返すため，水位調整タンク２内の水位は水位調整パイプ５の下端位置，即ち，設定された最低水位に保たれることになる。
(キ)【００４４】
【発明の効果】以上述べたように，本発明によれば，受け台が水面から現れる液位とワークが液中に没する液位とにキャッチャ槽内と水位調整タンクとの間で空気圧によって水を移動させる構成であるため，キャッチャ槽内の全ての水を給排する従来の方式よりも水の給排を迅速に行うことができ，従って，水中切断の作業効率及び時間効率の向上が図れる。
【００４５】また，水の移動も空気圧を利用した間接的な手段を用いているため，研磨材によるポンプの破損などの被害がなく，ポンプの寿命を短くすることもない。
【００４６】さらに，切断エリアが大きなワークの場合でも，機械自体が大型化しないだけでなく，移動させる水の量が全体的に少ないため比較的短い時間で水中切断加工を行うことができる。
(ク)上記(ア)ないし(キ)によれば，本件特許明細書等には，次の事項が開示されているものと認められる。
ａ本件発明は，ワークの切断加工を液中で行う構成のアブレシブ切断装置に関する（段落【０００１】）。
アブレシブ切断装置は，ワークの切断加工を液中で行うためのキャッチャ槽と，キャッチャ槽の内部と液面下で連通する液位調整タンクとを備え，液位調整タンクの内部の液面上は，気密室に形成される（段落【０００９】）。
上記気密室内の気体圧力を変えることにより，大気圧下に開放されたキャッチャ槽の液位をパスカルの原理に従って調整することができる。すなわち，気密室内に給排気装置から加圧気体を導入して液位調整タンク内の液位を押し下げると，液位調整タンク内の液体が液面下で連通するキャッチャ槽に押し出され，キャッチャ槽内の液位が水頭に抗して押し上げられる。反対に，給排気装置によって気体を導出して気密室内を減圧した状態にすると，キャッチャ槽内の液体の水頭により液位調整タンク内の液位が上がり，液面下で連通するキャッチャ槽内の液体が液位調整タンク内に引き込まれてキャッチャ槽内の液位が下がる（段落【００１０】，【００１１】）。
ｂアブレシブ切断装置には，気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した位置より下がったときに気密室内の気体を外部に開放する液位調整手段を設けることができる。それによって，例えば液位調整タンク又はキャッチャ槽の液位を液位計等で監視し，予め設定した液位に達したときに給排気装置を停止させる構成に比べて，極めて簡単な機構でキャッチャ槽の液位を制御することができる（段落【００１５】，【００１６】）。なお，液位調整手段は，気密室内の気体を外部に開放するものであるから，気密室に設けられることが明らかである。
ｃ液位調整手段は，例えば，両端が開口する管状部材を，一端が気密室の予め設定した最低液位の位置に開口し，他端が気密室の外部に開放されるように配した構成とすることができる（段落【００１７】，【００２７】，図１ないし図３）。
ｄ液位調整手段を上記ｃの構成としたアブレシブ切断装置では，給排気装置である可逆ポンプが加圧動作を継続して液位調整タンク内の液面が予め設定した最低水位より押し下げられると，管状部材の一端が気密室の気体中に開口するので，気密室内の加圧気体が過剰圧力分だけ管状部材を通って液位調整タンクの外部に逃げ，気密室内の液面が予め設定した最低水位まで上昇する結果，液位調整タンク内の水位が最低水位に保たれる（段落【００１８】，【００３６】ないし【００３９】，図３）。


イ上記アによれば，本件特許明細書等には，本件特許に係る発明のアブレシブ切断装置が，気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した位置より下がったときに気密室内の気体を外部に逃がすという機能を奏する液位調整手段を備えることが記載され，その一例として，両端が開口する管状部材を，一端が気密室の予め設定した最低水位の位置に開口し，他端が気密室の外部に開放されるように配した構成とし，同構成においては，排気装置である可逆ポンプが加圧動作を継続して液位調整タンク内の液面が予め設定した最低水位より押し下げられると，管状部材の一端が気密室の気体中に開口するので，気密室内の加圧気体が過剰圧力分だけ管状部材を通って液位調整タンクの外部に逃げ，気密室内の液面が予め設定した最低水位まで上昇する結果，液位調整タンク内の水位が最低水位に保たれることが開示されているものと認められる。そして，両端が開口する管状部材を，一端が気密室の予め設定した最低水位の位置に開口し，他端が気密室の外部に開放されるように配した構成は，液位調整手段の一例として記載されていることが明らかであるから，本件特許明細書等の記載に接した当業者は，本件特許明細書等に記載された液位調整手段は，上記の構成に限られるものではなく，上記ア(ク)ｄのとおり，給排気装置である可逆ポンプが加圧動作を継続して液位調整タンク内の液面が予め設定した最低水位より押し下げられたときに，上記加圧動作が継続中であっても，気密室内の加圧気体を過剰圧力分だけ液位調整タンクの外部に逃がす構成のものであれば足りることを理解できるものと認められる。
したがって，請求項１に上記と同じ事項を追加する訂正事項ａに係る訂正は，本件特許明細書等に記載された事項の範囲内の訂正であると認められる。
(3)これに対し，原告は，仮に，本件訂正の可否が本件特許明細書等の記載に基づいて判断されるべきものとしても，①本件特許明細書等において開示されているのは，一端が予め設定した液位の位置に開口された管状部材（水位調整パイプ５）を採用することにより，その位置を最低水位とすることができるという技術思想のみであるところ，訂正事項ａに係る液位調整機構は，上記の形態のみならず，本件特許明細書等に何ら記載もなく，技術常識から当然に理解できるものではない形態，例えば，所定の圧力で開放されるリリーフバルブを用いる実施形態も包含することとなるから，新たな技術的事項を導入するものである，②本件特許明細書の段落【００１６】の記載は，本件特許明細書等に開示される液位調整機構は，電気配線やコントローラを有する場合，例えば，液位計によって液位を監視し，設定した液位に達した時に給排気装置を自動制御で停止させるような「極めて簡単な機構」とはいえない液位調整機構を積極的に排斥するものであるが，訂正事項ａには，液位調整機構の具体的な構成が何も記載されておらず，したがって，電気配線やコントローラを有するような，「極めて簡単な機構」とはいえない液位調整機構もその範囲に含まれるものと解されるから，本件訂正は新たな技術的事項を導入するものである，などと主張する。
しかし，①については，一端が予め設定した液位の位置に開口された管状部材（水位調整パイプ５）を採用することにより，その位置を最低水位とする構成は，本件特許明細書等に記載された液位調整手段の一例として記載されているものであり，上記構成の上位概念である訂正事項ａに係る液位調整機構が本件特許明細書等に記載されていると認められることは前記(2)のとおりである。また，一般に，発明の詳細な説明には，請求項に係る発明の全ての実施形態を記載することが求められているわけではないから，当該発明に関し，明細書の発明の詳細な説明において，請求項記載の発明に対応する上位概念に基づく形態に係る記載があれば，これには，具体的な実施形態として，発明の詳細な説明に実際に記載された実施形態以外のものが含まれることがあり得ることは当業者において当然に理解できることである。そして，本件特許明細書等には上位概念である液位調整手段の記載があることは前記(2)のとおりであるから，原告の主張に係るリリーフバルブを用いる実施形態が仮に本件発明１の規定する構成に含まれ，同実施形態が本件特許明細書等に具体的に記載がされていないとしても，そのことをもって訂正事項ａに係る訂正が新たな技術的事項を導入するものであるということはできない。また，②については，原告が問題にする液位調整機構は，液位計等で液位調整タンクの液位を監視し，予め設定した液位に達したときに給排気装置を停止させ，給排気装置による気密室内への気体の導入を停止することで，液位調整タンクの液位を予め設定した液位に保つものであるから，訂正事項ａに係る液位調整機構のように，給排気装置による気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がすものではない。そうすると，訂正事項ａは，原告が問題にする構成を含むものではないから，原告の主張はその前提を欠くものである。
以上によれば，原告の上記主張はいずれも採用することができない。
(4)小括
以上のとおり，訂正事項ａは本件特許明細書等に記載された事項であると認められるから，訂正事項ａに係る本件訂正は，本件特許明細書等に記載された事項の範囲内でなされたものであり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
したがって，本件訂正を認めた本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（公知又は公然実施の判断の誤り）について(1)井上製作所に納入された原告の商品である水中切断装置が「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」であることは当事者間に争いがなく，他方でフロージャパンの名古屋テクニカルセンター及び本件見本市にて展示された水中切断装置が「Ｂｅｎｇａｌ」か「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」かについては当事者間に争いがあるものの，いずれにしても，本件審決は，前記第２の３(2)のとおりの構成の水中切断装置が，本件出願日前に，フロージャパンの名古屋テクニカルセンター及び本件見本市にて展示されることにより，公然実施され又は公然知られたと認定した上で，上記水中切断装置の「リリーフバルブ」は，本件訂正発明１の「液位調整機構」に相当するものとはいえない旨判断したものと理解することができる。


原告は，「Ｂｅｎｇａｌ」と「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」との関係につき，両者において液位調整機構といった本件特許に係る発明に関連する部分は一切変更されていないこと，本件見本市において展示された装置は「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」であることを主張するが，前記第３の１(2)における原告の主張内容に照らせば，「Ｂｅｎｇａｌ」であるにしろ「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」であるにしろ，本件出願日前に，フロージャパンの名古屋テクニカルセンター及び本件見本市にて展示されることにより，公然実施され又は公然知られた水中切断装置が，本件審決の認定した構成を備えるものであることを前提に，当該水中切断装置の「リリーフバルブ」が，本件訂正発明１の「液位調整機構」に相当する旨を主張し，これを立証するために，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の構造や動作を示す証拠を提出しているものということができる。なお，原告の上記主張を前提とすれば，原告の提出する証拠（甲１，２，１７，２４ないし２７，４２，４４，４５）のうち，井上製作所に納入された装置に関するもの及び本件見本市において展示された装置に関する箇所は，いずれも「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の構造や動作を示すものということとなり，フロージャパンの名古屋テクニカルセンターにおいて展示された装置に関する箇所及び「Ｂｅｎｇａｌ」の図面（甲２１ないし２３，４６）は，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」に仕様変更される前の装置（「Ｂｅｎｇａｌ」）の構造や動作を示すものということになる。
そこで，以下，「Ｂｅｎｇａｌ」及び「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」は実質的に同一であるという原告の主張が認められたと仮定した場合に，原告提出の証拠から両者の「リリーフバルブ」が，本件訂正発明１の「液位調整機構」に相当するものと認めることができるかどうかを検討する。(2)本件審決の認定を前提とすると，本件審決の認定した水中切断装置の「リリーフバルブ」は，「気密室への前記給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が下がった時に，前記給排気装置による前記気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」ものである。したがって，本件審決の認定を前提に，上記「リリーフバルブ」が本件訂正発明１の「液位調整機構」に相当するというためには，上記「リリーフバルブ」が，さらに，「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」動作を「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に」行い，その結果，「液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する」ものである必要がある。
そして，原告は，「Ｂｅｎｇａｌ」及び「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の「リリーフバルブ」は，上記の構成を備えるものであるから，本件訂正発明１の「液位調整機構」に相当するものである旨主張し，甲１（原告を米国本社とするフロージャパンの従業員であるＡの供述書），甲２（フロージャパンの元従業員であるＢの供述書）及び甲２４（井上製作所の契約社員であるＣの供述書）には上記原告の主張に沿う記載がある。
(3)しかし，以下のとおり，本件においては，本件出願日前に，フロージャパンの名古屋テクニカルセンター及び本件見本市にて展示されたとされる装置（「Ｂｅｎｇａｌ」又は「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」）の「リリーフバルブ」が「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」動作を「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に」行い，その結果，「液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する」ものであると認めることはできない。
ア(ア)まず，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」に関する証拠を検討すると，甲１の写真３（６頁上），甲２５の静止画１ないし３，静止画８ないし１０及び甲４４の写真（３頁）には，「リリーフバルブ」の外観が撮影されているが，その動作については何ら明らかではない。また，甲４５の「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」における各部の配置及び動作を撮影したＤＶＤにおいても，「リリーフバルブ」の作動機構については何ら説明がされていない。さらに，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の取扱説明書のような，「リリーフバルブ」の動作を説明する客観的文書の提出もない。かえって，甲４５の開始から５分付近からの映像では，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」のエアチャンバーに気体を導入し続けたところ，キャッチャ槽内の水面に連通パイプからキャッチャ槽に気体が送り込まれたことを示す気泡が生じる現象を確認できるが，甲２４に記載された「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の構造に照らせば，上記の現象は，「リリーフバルブ」が作動することなくエアチャンバー内に気体が導入され続けた結果，エアチャンバー内において，水位が連通パイプの端面よりも下となり，気体がキャッチャ槽内に送り込まれたことを示すものといえる。そして，水位が連通パイプの端面よりも下がれば，それ以上エアチャンバー内の水位は下がらないのであるから，もはや水位を調整することに関して「リリーフバルブ」が作動する余地はない。そうすると，甲４５の上記映像は，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」において，エアチャンバー内の水位の調整に関して「リリーフバルブ」が用いられていることに疑問を生じさせるものといえる。


さらに，甲２４には，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」は液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がったときに「リリーフバルブ」から気体が外部に放出される構造になっている旨の記載がある（４頁２６行ないし２８行）一方で，液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がったときに気密室内の気体を外部に開放する液位調整用の管状部材を備えている旨の記載もあるところ（４頁２０行ないし２３行），「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の「リリーフバルブ」が液位調整機構を有しているのであれば，これに加えて上記管状部材を備える必要はないものと解され，甲２４における「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の液位調整機構についての説明は一貫しないものとなっている。
(イ)また，「Ｂｅｎｇａｌ」に関する証拠を検討しても，提出された図面のうち，甲２３，４６からは，リリーフバルブが存在することは看取できるものの，その動作を示す「Ｂｅｎｇａｌ」の取扱説明書のような客観的証拠の提出はない。また，甲１添付の「Ｂｅｎｇａｌ」のパンフレットや雑誌「ＳＨＥＥＴＭＥＴＡＬ２月号」４１巻２号（平成９年２月１日発行）における「Ｂｅｎｇａｌ」の記事にも，「リリーフバルブ」の動作について説明する記載はない。
(ウ)以上のとおり，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の「リリーフバルブ」の動作を客観的に明らかにする証拠が一切提出されておらず，また，少なくとも「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」については，エアチャンバー内の水位の調整に際し，「リリーフバルブ」が用いられているかどうかにも疑問があること，及び，「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がったときに「リリーフバルブ」から気体が外部に放出される構造になっているとの記載のある甲２４においても，上記(ア)のとおり一貫しない記載が存在することに照らせば，前記甲号各証の記載をもって，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の「リリーフバルブ」が，「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」動作を「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に」行い，その結果，「液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する」ものであると認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
イこれに対し，原告は，水中切断装置Ｂｅｎｇａｌ（「Ｂｅｎｇａｌ」及び「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の両者を指すものと解される。この項において以下も同様である。）におけるエアーチャンバー内部のような気密室においては，気密室内の気圧を上げていくにつれて，気密室の水位が下がり，逆に，気密室内の気圧を下げていくことにより，気密室の水位が上がるという関係にあるから，気密室内の気圧を調整することにより，水位を調整することができるところ，リリーフバルブは，事前に所定の圧力を設定しておき，圧力が所定の設定値に達したときには過剰の圧力を外部に逃がし，圧力を所定の設定値に保持するように作動するものである（甲４７，４８参照）から，気密室の内部にリリーフバルブが設けられて，気密室内部の気圧が一定以上にならないように設定されれば，必然的にその所定の圧力に対応する水位に気密室内の水位が達した時にはリリーフバルブが解放され，気密室の水位も一定水位以下にはならない旨主張する。しかし，リリーフバルブが設けられて気密室内部の気圧がある一定の値以上にならないように設定されたとしても，そのリリーフバルブによって液位調整タンクの水位が最低水位に保持されるのは，その一定の値（つまり，リリーフバルブが作動する圧力）と最低水位に対応する気圧とが一致している場合だけであるところ，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」において「リリーフバルブ」の作動する圧力がそのように設定されていることを認めるに足りる証拠はない。
かえって，原告も自認するように，リリーフバルブは一般に過剰の圧力を外部に逃がすための安全弁であることや（甲４７，４８），前記アのとおり，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の「リリーフバルブ」の具体的な動作の態様が明らかにされていない上，エアチャンバー内の水位の調整に当たり，「リリーフバルブ」が用いられていることに疑いを差し挟む事情も存在することなどに照らしてみると，「リリーフバルブ」は，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」の気密室内の圧力が異常に高くなった場合に備えて設けられた安全装置である可能性も否定することはできない。そして，その場合，「リリーフバルブ」の圧力値は，液位調整タンクの水位とは関係のない安全上の観点から決定されることになるから，そのような観点から決められた当該「リリーフバルブ」が作動する圧力は，液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がったときの気密室内の圧力とは当然には一致しないことは明らかである。この点，原告は，水中切断装置Ｂｅｎｇａｌにおいて，気密室内の圧力を急激に上昇させる必要性は全く存しないし，通常の操作において気密室内の圧力を急激に上昇させるような動作が行われることはない旨主張するが，安全装置は，機械の通常の動作から外れた異常事態が生じた場合に，それに対応するため設置されるのであるから，通常の動作を前提とする原告の上記主張は上記認定を左右するものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(4)小括


以上によれば，「Ｂｅｎｇａｌ」ないしは「Ｂｅｎｇａｌ－Ｊ」は，本件訂正発明１の発明特定事項である「この気密室への前記給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，前記給排気装置による前記気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がして液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」を備えたものであるということはできず，したがって，本件出願日前に，フロージャパンの名古屋テクニカルセンター及び本件見本市にて展示されたとされる装置の「リリーフバルブ」が「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」動作を「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に」行い，その結果，「液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する」ものとは認められないから，本件訂正発明１は，本件特許の出願前に公然実施され又は公然知られたものとはいえないとした本件審決の判断の結論に誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（本件訂正発明１の容易想到性の判断の誤り）について
(1)本件訂正明細書等の記載事項等
ア本件訂正後の本件特許の請求項１の記載は前記第２の２(2)のとおりである。
イ本件訂正明細書等の記載は，本件訂正により訂正された段落【０００９】，【００１５】及び【００１７】の記載を除き，前記１(2)アのとおりである。また，本件訂正明細書等の段落【０００９】，【００１５】及び【００１７】の記載は，以下のとおりである（なお，段落【００１７】に関しては，平成２５年１２月２４日付け訂正請求書第３の訂正事項には挙げられていないが，同請求書に添付された明細書には，訂正を前提とした記載がされ，かつ，添付された明細書どおりの内容による訂正が認められているので，上記段落も本件訂正により訂正されたものと解される。）。
(ア)【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべく，請求項１の発明は，ノズルから噴射されるアブレシブによりワークの切断加工を液中で行うためのキャッチャ槽を備え，このキャッチャ槽にアブレシブ切断中にキャッチャ槽内の水位が上限水位を越えた場合にこの上限水位を越えた水を外部に排出するための水位上限調整用オーバーフロー排出口が設けられている水中切断用アブレシブ切断装置において，前記キャッチャ槽の内部と液面下で連通すると共にワークの切断加工エリアから平面視で外側に配置された液位調整タンクを備え，該液位調整タンクの内部の液面上は気密室に形成され，該気密室は該気密室内への気体の導入又は導出によって液位調整タンク内の液体を液面下の連通路を介して前記キャッチャ槽に吐出又はキャッチャ槽内の液体を液位調整タンク内に吸入するための給排気装置に接続され，前記気密室には，この気密室への前記給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，前記給排気装置による前記気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がして液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構が設けられていることを特徴としている。
(イ)【００１５】
請求項２の発明では，ノズルから噴射されるアブレシブによりワークの切断加工を液中で行うためのキャッチャ槽を備え，このキャッチャ槽にアブレシブ切断中にキャッチャ槽内の水位が上限水位を越えた場合にこの上限水位を越えた水を外部に排出するための水位上限調整用オーバーフロー排出口が設けられている水中切断用アブレシブ切断装置において，前記キャッチャ槽の内部と液面下で連通すると共にワークの切断加工エリアから平面視で外側に配置された液位調整タンクを備え，該液位調整タンクの内部の液面上は気密室に形成され，該気密室は該気密室内への気体の導入又は導出によって液位調整タンク内の液体を液面下の連通路を介して前記キャッチャ槽に吐出又はキャッチャ槽内の液体を液位調整タンク内に吸入するための給排気装置に接続され，前記気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した位置より下がった時に気密室内の気体を外部に開放するように，その一端が前記予め設定した液位の位置に開口し且つ他端が気密室の外部に開口した液位調整用の管状部材を備えたことを特徴としている。
(ウ)【００１７】
本発明における液位調整用の管状部材は，両端が開口する管状部材を一端が気密室の予め設定した液位の位置に開口するよう位置調整可能に配し，他端を気密室の外部に開口したものである。
ウ上記ア及びイによれば，本件訂正明細書等には，以下の事項が開示されているものと認められる。


(ア)本件特許に係る発明は，ワークの切断加工を液中で行う構成のアブレシブ切断装置に関するものである（段落【０００１】）。(イ)従来から，騒音対策のために水中でアブレシブ切断を行う水中切断用のアブレシブ切断装置が提案されており，水中でアブレシブ切断を行う場合，切断時に発生する粉塵も水に取り込まれて空気中に飛散しないことからその防塵性も注目されている。従来の水中切断用アブレシブ切断装置は，内部に水が充填されたキャッチャ槽を備えており，このキャッチャ槽内には切断対象物であるワークを取り付ける受け台が設けられており，ワークの切断加工の際には，受け台にワークを取り付け，ポンプ等によりキャッチャ槽内に給水し，水位が上昇してワークごと受け台が浸漬されるまで給水した後，切断加工を施し，切断加工終了後，キャッチャ槽内のすべての水を排水して，切断加工が終了したワークを取り外し，この操作の繰り返しにより複数のワークを順々に切断加工するというものである（段落【０００２】ないし【０００４】）。(ウ)しかし，上記(イ)の従来の水中切断用アブレシブ切断装置は，ワークの取り付け時と取り外し時にはキャッチャ槽内の水を排水しているため，ワーク１個の切断ごとにキャッチャ槽内に新規な水を給排せねばならず効率が悪いという難点があるほか，一般に複数個のワークを切断する際に，ワーク１個ごとにキャッチャ槽内のすべての水を給排するのは面倒であり，作業効率及び時間効率も悪いという難点も有している。また，切断エリアが大きなものとなると，ワークを浸漬させるキャッチャ槽自体も大きくなるため，キャッチャ槽内を満たす水量も多くなり，水の給排のためにかかる時間が長くなる。水の給排を迅速に行うために大容量のポンプを用いることも考えられるが，この場合，ポンプが大型化してしまい，装置全体としても大型化に繋がるため好ましくない。更に，キャッチャ槽内の水は研磨材を多量に含んでいるため，この研磨材がポンプを通過するとポンプの内部が摩耗し，最悪の場合破損してしまい，寿命が短くなるという難点もある（段落【０００５】ないし【０００７】）。(エ)本件特許に係る発明では，作業効率及び時間効率のよい水中切断用アブレシブ切断装置を提供することを主目的とし，また，どのような大きさの切断エリアを持つワークに対応させたものであっても水位の調節が迅速に行える水中切断用アブレシブ切断装置を提供することも目的とし，さらに，水位調整のために用いるポンプが研磨材により破損して短寿命となることがない水中切断用アブレシブ切断装置を提供することも目的としている（段落【０００８】）。
(オ)本件特許に係る発明の構成は，受け台が水面から現れる液位とワークが液中に没する液位とにキャッチャ槽内と水位調整タンクとの間で空気圧によって水を移動させる構成であるため，キャッチャ槽内の全ての水を給排する従来の方式よりも水の給排を迅速に行うことができ，したがって，水中切断の作業効率及び時間効率の向上を図ることができ，また，水の移動も空気圧を利用した間接的な手段を用いているため，研磨材によるポンプの破損などの被害がなく，ポンプの寿命を短くすることもなく，さらに，切断エリアが大きなワークの場合でも，機械自体が大型化しないだけでなく，移動させる水の量が全体的に少ないため比較的短い時間で水中切断加工を行うことができるという効果を奏する（段落【００４４】ないし【００４６】）。
(カ)なお，発明の実施の形態として，両端が開口する管状部材を，一端が気密室の予め設定した最低液位の位置に開口し，他端が気密室の外部に開放されるように配し，この場合，給排気装置である可逆ポンプが加圧動作を継続して液位調整タンク内の液面が予め設定した最低水位より押し下げられると，管状部材の一端が気密室の気体中に開口するので，気密室内の加圧気体が過剰圧力分だけ管状部材を通って液位調整タンクの外部に逃げ，気密室内の液面が予め設定した最低水位まで上昇する結果，液位調整タンク内の水位が最低水位に保たれるという構成が開示されている（段落【００１７】，【００２７】，【００３６】ないし【００３９】，図１ないし３）。
(2)甲７の記載事項について
ア甲７には以下の記載がある（下記記載中に引用する図面を含め，関連する図面については別紙２を参照）。
(ア)金属切断装置のための滓洗浄及び水位制御システム（表紙[５４]）(イ)本発明は，金属切断装置のための焼成槽からの滓を洗浄し焼成槽の水位を制御するための改良された装置および方法に関している。より特定的には，本発明は，滓を洗浄し水位を制御するために圧縮空気を利用することに関している。
例えば，ガス又はプラズマ切断トーチを使用する金属切断装置は当該分野において周知である。このような金属切断装置は，典型的には，台車上に配置されたいわゆる「焼成台」上に支持された金属ワークピースに対するプログラムされた切断動作のためのオーバーヘッド台車上に支持された切断トーチ又はトーチの集団を含む（１欄６行ないし１８行）。(ウ)前記のいずれの特許においても，さまざまな切断工程に対応するため，水循環ポンプが槽中の水位を調整し，変化させるためにも使用されることができる。これらの水を流し，水を再循環し及び水位を調整するシステムには，かなり複雑な配管システム及び関連する流量調整が必要となる。また，これらのシステムに用いられるポンプは，保護フィルターにもかかわらず，ポンプを通して循環することが避けられない高度な研磨滓の粒子により激しい摩耗にさらされる（１欄５１行ないし６０行）。
(エ)この滓洗浄プロセスおよび水位調整の制御は，適切な排気リリーフバルブを含む，一式の空気供給ヘッダー中の空気弁しか必要としない（２欄６７行ないし３欄２行）。
(オ)焼成槽１０はほぼ方形の構造を有し，平底と垂直に配置された側壁１２及び端壁１３を含む。焼成台１４は，焼成槽１０の上部に配置され，周辺サイド・フレーム１５をその上端に含み，ワーク支持格子１６が取り付けられており，鋼板又はその他のワークが切断のためにその上に置かれる。…支持プラットフォーム１７は槽の上端縁１８よりも十分に下方に配置され，それにより，必要に応じて，槽は焼成台１４を完全に水没させるような水位の水で満たされることができる。これにより，焼成槽をプラズマ・アーク・トーチシステムのような水中切断方法を採用した切断システムに用いることができる（３欄２５行ないし４８行）。(カ)空気供給ヘッダー３７は端壁１３の外に沿って取り付けられ，そしてこのヘッダーをそれぞれのガス開口部３４および３６に接続する空気供給レグ３８を備える（４欄３８行ないし４０行）。
(キ)圧縮空気の体積を第１の排気チャンバー３１に入れることは，水位がちょうど水路３３の上部になるように充分な水がチャンバー３２から排出されるまで続けられる（５欄３６行ないし４０行。なおこの部分の翻訳は，原告の提出に係る翻訳文によっている。）。


(ク)焼成槽の水位は，最大水位，すなわち焼成台１４及びその上のワークが水中切断のために完全に水没する水位までであれば，そのいずれにも設定することができる。第一空気バルブ３９が排気チャンバー３１内の気圧を維持するために閉じられ，それによる同チャンバー内の低水位により，第二空気バルブ４０が開放され，圧縮空気が供給レッグ３８及び気体放出口３６を経由して第二排気チャンバー３２に入ることができる。第二排気チャンバー３２内の水の上部の気圧が，水を水路３５を通って排出させ，槽中の水位をフロアセクション２１の下端部２４から図示される所望の上位の水位にまで上昇させる。…チャンバー３２内の水位がちょうど水路３５の上部になるまでチャンバー３２から水が排出され，空気バルブ４０は気圧を維持するために閉じられることができ，それによりチャンバー３２内は低水位となる（５欄６０行ないし６欄１３行）。
(ケ)切断作業が終了すると，続いて排気チャンバー３１及び３２の上部の気圧が開放され，焼成槽内の水は上部圧力のもとで排気チャンバー内に流れ込むことができる（６欄２６行ないし３０行）。(コ)図４Ｅに示されるとおり，第二排気チャンバー３２内の気圧を維持している空気バルブ４０が開放され，その内部の圧縮空気が開放排出バルブ４４を経由して，排出口４３を通って排出される。チャンバー３２内の気圧の開放により，チャンバー内の水が水路３５を経由してチャンバー内の水位に至るまでチャンバー内に流入することができ，隣接する滓トローフ２６は図４Ａに示される当初の水位に対応する図示された当初水位にて安定化される（６欄４８行ないし５６行）。(サ)上記に示された滓洗浄及び水位調整過程は，…自動的に調整されることができる。自動調整は，適切なプログラミング及び典型的には切断台上のワークのプログラムされた切断を実行するのに使用される同様のマイクロプロセッサーの使用により行うことができる。種々のソレノイド操作による空気バルブの操作を正確に制御するために，フロートスイッチのような従来型の水位検出スイッチを用いることができる。しかしながら，もっとも重要な点は，モーター操作による水ポンプや関連する水流調整装置の使用が解消されることである（７欄３行ないし１４行）。イ本件審決が認定した甲第７号証記載の発明は，第２の３(3)アのとおりである。
(3)相違点４の容易想到性について
ア(ア)甲第７号証記載の発明の「排気リリーフバルブ」が，甲７記載の「開放排出バルブ４４」を意味するのかどうかには争いがあるが，仮に両者は別物であり，「排気リリーフバルブ」は，「前記給排気装置による前記気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」ものであるとしても，当該「排気リリーフバルブ」が，本件訂正発明１の「液位調整タンク」に相当する甲第７号証記載の発明の「第二排気チャンバー」内の水位が最低水位に下がったときに気密室内の気体を外部に逃がすものであるかどうかについては，甲７には記載も示唆もない。さらに，甲７の記載からは，甲第７号証記載の発明における「気密室内の過剰圧力分の気体」が「第二排気チャンバー」内の水位とどのように関係するのかも明らかではない。むしろ，甲第７号証記載の発明が「排気リリーフバルブ」を備えるものであるにもかかわらず，甲７には，水位調整過程は，手動制御や自動調整で行われてもよく，マイクロプロセッサーを使用して水位を自動的に調整する際には，種々のソレノイド操作による空気バルブの操作を正確に制御するためにフロートスイッチのような従来型の水位検出スイッチを用いることが記載されているのであり（前記⑵ア(サ)），このことは，甲第７号証記載の発明の「排気リリーフバルブ」は，予め設定した最低水位を保持することにより水位を調整するようなものではないことを示すものと解される。
そうすると，甲７には，甲第７号証記載の発明の「排気リリーフバルブ」が液位調整タンクの水位を予め設定した最低水位に保持する機能を有することが開示されているものとは認められない。
(イ)これに対し，原告は，気密室において，気密室内の圧力と水位とは直接的に関連するため，気密室の内部にリリーフバルブが設けられ，気密室内部の気圧が一定以上にならないように設定されれば，気密室の水位も一定水位以下にはならず，最低水位として保持されることになるところ，甲第７号証記載の発明においては，空気供給ヘッダーに空気弁（排気リリーフバルブ）が設けられ，空気供給ヘッダーはガス開口部３４及び３６に接続されており，ガス開口部３４及び３６は排気チャンバー３１及び３２の内部に配置されているから，結局，排気チャンバー３１及び３２内の水位は，その排気リリーフバルブで予め設定された圧力に対応する水位以下にはならず，その水位が最低水位になることが理解され，したがって，甲７に接した本件出願日前の当業者は，排気リリーフバルブの働きによって排気チャンバー内の水位が調整され，予め設定された最低水位が保持される構成が開示されていると理解できる旨主張する。しかし，リリーフバルブが設けられて気密室内部の気圧がある一定の値以上にならないように設定されたとしても，そのリリーフバルブによって液位調整タンクの水位が最低水位に保持されるのは，その一定の値（つまり，リリーフバルブが作動する圧力）と最低水位に対応する気圧とが一致している場合だけであるのは前記２(3)イのとおりである。そして甲７には，甲第７号証記載の発明の「排気リリーフバルブ」が作動する圧力と「第二排気チャンバー」内の最低水位に対応する気圧とが一致するかどうかについては何ら記載も示唆もないから，甲第７号証記載の発明において，リリーフバルブが動作する圧力と最低水位に対応する圧力を一致させるとの技術思想が開示されているものとはいえないし，「排気リリーフバルブ」が作動することにより，「第二排気チャンバー」内の水位が最低水位に保持されるかどうかも明らかではないというほかない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ次に，甲第７号証記載の発明に甲４９の記載事項を適用することによって相違点４に係る構成が容易想到となるかどうかについて検討する。(ア)甲４９（実開平５－３４２６０号公報）には，以下の記載がある（下記記載中に引用する図面のうち，図１については別紙３を参照）。
ａ【０００１】
【産業上の利用分野】
本考案は，波動実験設備または遊戯施設用として使用される造波装置に係り，特にその安全装置に関する。
ｂ【０００２】
【従来の技術】


図２は，従来の造波装置の系統図である。この図で１は液体（通常は水）を満たすプールであり，このプール１の液面下でチャンバ２に連通している。チャンバ２の上部には排気弁３が設けられており，排気弁３には吸入管４を介して真空ポンプ５が連通している。また，チャンバ２には給気弁６と圧力検出器７とが設けられており，これらは制御装置８に制御経路６ａ，７ａを介して連結されている。また，吸入管４には無負荷弁９が設けられており，これも制御経路９ａを介して制御装置８に連結されている。なお，排気弁３も制御経路３ａを介して制御装置８に連結されている。また，給気弁６および無負荷弁９にはそれぞれベルマウス１０が設けられている。さらに，真空ポンプ５の吐出管１１には消音器１２が設けられている。
【０００３】
このような従来の造波装置は，制御装置８の制御のもとで，排気弁３を開きかつ給気弁６を閉じた状態で，真空ポンプ５によってチャンバ２内の空気を排気弁３を通して外部へ排出し，これによって，プール１内の水をチャンバ２内へ吸い上げる。ここで，チャンバ２内の液面が圧力検出器７の設定値に応じた計画水位Ａに達すると，圧力検出器７の信号によって制御装置８が排気弁３を閉じて，吸い上げを停止させる。次に，制御装置８は給気弁６を開き，チャンバ２内へ空気を一気に送り込んで，チャンバ２内の水をプール１へ落下させる。このように，チャンバ２内の空気を排気弁３を通して排出したり，給気弁６を開いて送り込んだりすることによって，プール１の水がチャンバ２内へ吸い上げられあるいは落下させられることとなり，これによりチャンバ２に隣接したプール１の水面が上下して，波が造られる。
【０００４】
なお，無負荷弁９は排気弁３と開閉が互いに逆になるように制御装置８によって制御されるもので，排気弁３が閉じている間，真空ポンプ５へ外部から空気が吸入できるようにして，真空ポンプ５の負荷が軽減されるように設けたものである。また，給気弁６や無負荷弁９に設けたベルマウス１０は，それぞれの弁が開いて外気を流入させたときに，空気の流れを整えて圧力損失を減少させるためのものである。さらに，真空ポンプ５に設けられた消音器１２は，吐出管１１を通して真空ポンプ５から空気が排出するときに伴う騒音を減衰させるためのものである。
ｃ【０００５】
【考案が解決しようとする課題】
ところで，上述の従来の造波装置は，圧力検出器７によってのみチャンバ２内の水位を検出するものであり，圧力検出器７が故障した場合には，計画水位Ａ以上にチャンバ２内の水面が吸い上げられる虞れがあった。そのため，チャンバの数が多くなるような場合には，機器の構成が複雑となり信頼性が低下するという難点があった。また，遊戯施設などに使用される造波装置は，制御システムに動作不良が生ずると重大な事故につながりかねないので，このような事故を未然に防ぐためにも信頼性を高める必要がある。本考案は，このような問題を解決するためになされたものである。
ｄ【０００６】
【課題を解決するための手段】
この考案は，液体を満たすプールと，このプールに液面下で連通するチャンバと，このチャンバ内の空気を排出する排気手段と，チャンバ内に空気を送り込む給気手段とを有し，チャンバ内の空気を排出したり送り込んだりすることによって，プール内の液体を波立たせる造波装置において，前記チャンバ内の圧力を検出する圧力検出手段と，前記チャンバ内の液面を検出する液面検出手段と，この液面検出手段または前記圧力検出手段からの信号によって前記排気手段による排気動作を停止させる排気制御手段と，前記チャンバから前記排気手段への吸入側配管に設けられこの配管内圧力が所定の圧力のとき吸気作動する安全弁とを備えたものである。
ｅ【０００７】
【作用】
上記の手段によれば，例え圧力検出手段が故障した場合でも，液面検出手段によってチャンバ内の所定の液面を検出してチャンバ内の排気動作を停止させることができ，さらに，圧力検出手段と液面検出手段の故障が重なったり，排気制御手段が故障したような場合でも，排気手段に通じる吸入管に設けた安全弁によって，排気手段への吸入側配管内圧力が所定の圧力より低下しないようにできるので，排気が継続されてチャンバ内の液面がどんどん高くなるような事故を未然に防止するこができる。
ｆ【０００８】
【実施例】
以下本考案に係る造波装置の一実施例を，図１を参照して詳細に説明する。なお，図１において，図２と同一部分には同一符号を附して示してあるので，その部分の説明は省略する。
【０００９】
本考案に係る造波装置は，図１に示した従来の造波装置に対して，液面検出器２１および安全弁２２を追加し，液面検出器２１からの信号を制御装置８で受けて排気弁３を制御できるようにするとともに，液面検出器２１や従来からある圧力検出器７が故障したり，排気弁３の動作に支障を生じたりした場合に，安全弁２２を作動させるようにしている。
【００１０】
すなわち，チャンバ２の上部に，計画水位Ａよりも高水位Ｂに位置するように液面検出器２１を設け，これは制御経路２１ａを介して制御装置８に連結されている。また，排気弁３から真空ポンプ５に至る吸入管４に，安全弁２２を追設したものである。
【００１１】
次に，上記のように構成された本考案による造波装置の作用について詳細に説明する。
【００１２】
通常の動作は従来と同様であるが，圧力検出器７が故障したような場合には，真空ポンプ５による吸入が継続するために，チャンバ２内の水位は計画水位Ａ以上となる。そこで，水面が高水位Ｂに達すると，その位置に設置されている液面検出器２１から信号が発信され，これが制御経路２１ａを介して制御装置８に入り，制御装置８はこのとき排気弁３を閉じる信号を排気弁３に与え，排気弁３を閉じて吸上げを停止させる。
【００１３】
しかしこのとき，排気弁３に動作不良があって排気弁３が閉じなければ，これを介して吸上げが継続し，チャンバ２内の水位が更に上昇し続ける。ここで，チャンバ２内の水位が安全弁２２の設定値に応じた高々水位Ｃに達すると今度は，真空ポンプ５に通じる吸入管４内の圧力が，安全弁２２によって設定した圧力まで低下して安全弁２２が開き，吸入管４内の圧力がそれ以上低下しなくなる。これにより，真空ポンプ５による吸上げが停止され，チャンバ２内の水位がそれ以上上昇することが防止される。
ｇ【００１４】
【考案の効果】


以上詳述したように本考案によれば，例え圧力検出器７が故障した場合でも，液面検出器２１によってチャンバ２内の所定の液面を検出してチャンバ２内の排気動作を停止させることができ，さらに，圧力検出器７と液面検出器２１の故障が重なったり，排気弁３が故障したような場合でも，真空ポンプ５に通じる吸入管４に設けた安全弁２２によって，吸入管４内の圧力が所定の圧力より低下しないようにできるので，排気が継続されてチャンバ２内の液面がどんどん高くなるような事故を未然に防止するこができる等，極めて信頼性を向上させた造波装置が提供でき，その実用上の効果は顕著である。ｈ上記ａないしｇによれば，甲４９には，以下の事項が開示されている。
(a)甲４９記載の考案は，波動実験設備又は遊戯施設用として使用される造波装置に関するもので，特にその安全装置に関する。(b)プールの水面下で連通しているチャンバ内の圧力を可変にして水位を上下させることにより，プールに波を発生させる装置において，従来は，真空ポンプによってチャンバ内の空気を排気弁を通じて排出する際に，チャンバ内の水位検出を圧力検出器のみによって行い，それから発生される信号に基づいて，制御装置が排気弁及び給気弁を制御することにより，チャンバ内の水位を調整して，プールに波を発生させていたところ（段落【０００１】ないし【０００３】），圧力検出器が故障した場合に，水位が計画された水位以上に上昇してしまうおそれがあるという課題があった（段落【０００５】）。
⒞そこで，圧力検出手段に加え，チャンバ内の液面を検出する液面検出手段と，この液面検出手段又は圧力検出手段からの信号によって排気手段による排気動作を停止させる排気制御手段と，チャンバから排気手段への吸入側配管に設けられこの配管内圧力が所定の圧力のとき吸気作動する安全弁を設け（段落【０００６】），圧力検出手段が故障した場合でも，液面検出手段によってチャンバ内の所定の液面を検出してチャンバ内の排気動作を停止させることができ，さらに，圧力検出手段と液面検出手段の故障が重なったり，排気制御手段が故障したような場合でも，排気手段に通じる吸入管に設けた安全弁によって，排気手段への吸入側配管内圧力が所定の圧力より低下しないようにできるので，排気が継続されてチャンバ内の液面がどんどん高くなるような事故を未然に防止することができる（段落【０００７】）。
(d)具体的には，チャンバ２の上部に，計画水位Ａよりも高水位Ｂに位置するように液面検出器２１を設け，圧力検出器７が故障した場合でも，水面が高水位Ｂに達すると，その位置に設置されている液面検出器２１から信号が発信され，これが制御経路２１ａを介して制御装置８に入り，制御装置８からの信号によって排気弁３を閉じて吸上げを停止させ，さらに排気弁３に動作不良があって，排気弁３が閉じず，さらに高い水位となったような場合でも，真空ポンプ５に通じる吸入管４内の圧力が，安全弁２２によって設定した圧力まで低下すると安全弁２２が開き，吸入管４内の圧力がそれ以上低下しなくなり，チャンバ２内の水位がそれ以上に上昇するのを防止できる（段落【０００８】ないし【００１３】）。
ｉ以上によれば，甲４９において，安全弁は，甲４９記載の装置により造波をするに当たって，液位の調整をする際に通常用いられるものではなく，飽くまで，通常は圧力検出計を液位の調整のために用いることを前提に，圧力検出手段と液面検出手段の故障が重なったり，排気制御手段が故障した場合に，計画された水位を超えて水位が大きく上昇し，危険が発生するという非常事態が発生することを防ぐ目的で備えられたものであるから，上記の甲４９の目的と異なり，通常の加工時に液位を調整する目的で用いられる相違点４に係る本件訂正発明１の「予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」は，甲４９記載の安全弁とその構成を異にし，技術的意義も異なるものというほかない。
(イ)ａこれに対し，原告は，①設定された圧力に応じた水位に保持するために安全弁が使用されることは公知であるところ，安全弁は，非常時にのみ機能させるものではなく，非常時というほどの状態ではなくても好ましくない状態を回避するために使用できることは当然であり（甲４７），本件訂正発明１においても，水位が低下しすぎるという好ましくない状態を回避するために液位調整機構が採用されるのであるから，当業者であれば液位調整機構に甲４９の安全弁を採用することを当然に考える，②甲第７号証記載の発明のような，圧力によって制御を行う装置において，予め設定した圧力を過ぎてしまう場合のために何らかの手段を設けておくことは当業者にとって周知の課題であるところ，甲４９には，予め設定した圧力を過ぎてしまう場合のために安全弁を設けることが開示されているから，当業者には，甲第７号証記載の発明について，予め設定した圧力を過ぎてしまう場合のために何らかの手段を設けておくという周知の課題の解決のために，この課題を解決するための手段である甲４９記載の技術を参酌する動機付けが存在し，そのような動機付けに基づいて，甲第７号証記載の発明に，甲４９記載の予め設定した圧力を過ぎてしまう場合に開く安全弁を適用すれば，「気密室への給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，液位調整タンクの水位を予め設定した最低水位に保持する機能」は自動的に達成される，③安全弁と本件訂正発明１の液位調整機構とは，予め設定した圧力よりも上がった時に作動するものであるか下がった時に作動するものであるかという差異はあるものの，その差異は，予め設定された圧力を過ぎてしまうことで予め設定された位置から外れたときに予め設定された位置に戻すように調整するという技術的効果に関係するものではなく，実施形態に基づいて変更可能な設計事項である，などとして，甲第７号証記載の発明に甲４９の記載事項を適用することにより本件訂正発明１を容易に想到し得た旨主張する。しかし，そもそも甲４９記載の発明は造波装置に係るものであり，本件訂正発明１の技術分野と大きく異なる上に，甲４９には，非常時というほどの状態ではなくても好ましくない状態を回避するために安全弁を使用することについて示唆する記載もない。また，甲第７号証記載の発明と同種の圧力によって制御を行う装置において，予め設定した圧力を過ぎてしまう場合のために何らかの手段を設けておくことが当業者にとって周知の課題であることを裏付ける証拠の提出もない。そうすると，甲第７号証記載の発明に甲４９の記載事項を適用する動機付けがあるとはいえない。


さらに，甲４９記載の技術は，本件訂正発明１の「予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」とはその構成を異にし，技術的意義も異なるものというほかないことは前記(ア)のとおりであるから，甲第７号証記載の発明に甲４９記載の安全弁を仮に適用し得たとしても，相違点４に係る本件訂正発明１の構成となるものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。ｂ原告は，本件訂正発明１の「気密室への給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」は十分に「非常時」であり，本件訂正発明１の液位調整機構も「非常時」に機能するものであるから，非常時に開く甲４９記載の安全弁は，「気密室への給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」に開く安全弁であり，本件訂正発明１の液位調整機構といえるし，そもそも，甲４９の安全弁は，リリーフバルブと同義であって，非常時であるか否かとは関係なく圧力が所定の値に達した際に弁が開放されるものを意味しているから，甲４９の安全弁は所定の圧力，所定の水位において圧力を開放して水位を一定に保持する機能を有するものであって，この機能が非常時であるか否かに関係なく発揮されることは明らかである，などと主張する。
しかし，前記(ア)において認定したとおり，本件訂正発明１の「気密室への給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」は，通常の加工時において生じるものであって，甲４９の安全弁が作動する状況とは異なる。また，甲４９の安全弁が所定の圧力，所定の水位において圧力を開放して水位を一定に保持する機能を有するものであるとしても，これは，本件訂正発明１の「予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」とはその構成を異にし，技術的意義も異なるものというほかないことは前記(ア)のとおりである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ウ)以上によれば，甲第７号証記載の発明に甲４９の記載事項を適用することにより，本件訂正発明１を容易に想到し得たものということはできない。
ウ原告は甲第７号証記載の発明においては，排気チャンバー３１に空気を入れると「水位がちょうど水路３３の上部になるように」水がチャンバーから排出され，さらに空気を入れ続ければ空気が水路３３から外部に逃げる結果，水位が水路３３の上部に保たれることになるから，水路３３，３５等は連通路であるとともに本件訂正発明１に係る液位調整機構の機能をまさに果たすことになる旨主張する。
しかし，前記⑵ア(キ)，(ク)のとおり，甲７には，甲第７号証記載の発明において，第一排気チャンバー３１内の水位がちょうど水路３３の上部になると第一空気バルブ３９が閉じられて第一排気チャンバー３１内の気圧が維持され，また第二排気チャンバー３２内の水位がちょうど水路３５の上部になると第二空気バルブ４０が閉じられて第二排気チャンバー３２内の気圧が保持されることが開示されているにとどまり，排気チャンバー３１内の水位がちょうど水路３３の上部になり，第一空気バルブ３９が閉じられたにもかかわらず，その後に，原告の主張するように，さらに空気を入れ続けることや，そのことにより空気が水路３３から外部に逃げることについては何ら開示も示唆もない。
したがって，原告の上記主張は甲７の記載に基づかないものであり，採用することができない。
エ小括
以上によれば，本件訂正発明１は，当業者が甲第７号証記載の発明等に基づいて容易に想到することができたものとは認められないから，本件訂正発明１が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとはいえないとした本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
４取消事由４（記載要件の判断の誤り）について
(1)特許法３６条４項１号及び同条６項１号違反の主張についてア(ア)特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件（特許法３６条６項１号）に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。


そして，前記３(1)ウのとおり，本件訂正明細書等には，従来の構成の水中切断用アブレシブ切断装置の課題として，①ワークの取り付け時と取り外し時にはキャッチャ槽内の水を排水しているため，ワーク１個の切断ごとにキャッチャ槽内に新規な水を給排せねばならず効率が悪いこと，②一般に複数個のワークを切断する際に，ワーク１個ごとにキャッチャ槽内のすべての水を給排するのは面倒であり，作業効率及び時間効率も悪いこと，③切断エリアが大きなものとなると，ワークを浸漬させるキャッチャ槽自体も大きくなるため，キャッチャ槽内を満たす水量も多くなり，水の給排のためにかかる時間が長くなり，水の給排を迅速に行うために大容量のポンプを用いることも考えられるが，この場合，ポンプが大型化してしまい，装置全体としても大型化に繋がるため好ましくないこと，④キャッチャ槽内の水は研磨材を多量に含んでいるため，この研磨材がポンプを通過するとポンプの内部が摩耗し，最悪の場合破損してしまい，寿命が短くなることが記載され（前記３(1)ウ(ウ)），本件訂正発明１の構成を採用することにより，⑤受け台が水面から現れる液位とワークが液中に没する液位とにキャッチャ槽内と水位調整タンクとの間で空気圧によって水を移動させる構成であるため，キャッチャ槽内の全ての水を給排する従来の方式よりも水の給排を迅速に行うことができ，したがって，水中切断の作業効率及び時間効率の向上を図ることができること，⑥水の移動も空気圧を利用した間接的な手段を用いているため，研磨材によるポンプの破損などの被害がなく，ポンプの寿命を短くすることもないこと，⑦切断エリアが大きなワークの場合でも，機械自体が大型化しないだけでなく，移動させる水の量が全体的に少ないため比較的短い時間で水中切断加工を行うことができるという効果を奏することが記載されている（前記３(1)ウ(オ)）。さらに，本件訂正明細書等には，本件訂正発明１の実施形態として，両端が開口する管状部材を，一端が気密室の予め設定した最低液位の位置に開口し，他端が気密室の外部に開放されるように配し，この場合，給排気装置である可逆ポンプが加圧動作を継続して液位調整タンク内の液面が予め設定した最低水位より押し下げられると，管状部材の一端が気密室の気体中に開口するので，気密室内の加圧気体が過剰圧力分だけ管状部材を通って液位調整タンクの外部に逃げ，気密室内の液面が予め設定した最低水位まで上昇する結果，液位調整タンク内の水位が最低水位に保たれるという構成が開示されている（前記３(1)ウ(カ)）。
以上によれば，本件訂正発明１は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であり，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明１の構成を採用することにより，上記の課題を解決できることが記載されているものと認められるから，本件訂正後の本件特許の請求項１の記載は，本件明細書の記載により，当業者が本件訂正発明１の上記課題を解決できると認識できる範囲内のものということができ，サポート要件（特許法３６条１項１号）を充足する。
(イ)また，上記(ア)において認定したところに照らせば，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明は，本件訂正発明１について，当業者がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものと認められるから，本件訂正明細書等の記載は実施可能要件（同条４項１号）を充足する。イ(ア)これに対し，原告は，訂正事項ａは，本件特許明細書等の発明の詳細な説明に記載された事項ではないから，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明の記載は特許法３６条４項１号に違反し，本件訂正後の本件特許の請求項１の記載は同条６項１号に違反する旨主張する。しかし，訂正事項ａが本件特許明細書等の発明の詳細な説明に記載された事項であると認められることは前記１のとおりであるから，原告の上記主張はその前提を欠き採用することができない。
(イ)原告は，①本件訂正明細書等の段落【００１６】の記載によれば，本件訂正発明１における液位調整機構は，「余分な電気配線やコントローラが必要」という課題を「極めて簡単な機構」で解決することを目的とするものであるが，本件訂正発明１の液位調整機構は，その構成に何ら限定がないのであるから，液位計で液位を監視して予め設定した最低水位になった時を検出し，その液位計の情報をコントローラに送って弁を開く制御を行って気密室内の空気を外部に逃がす機構も，その液位調整機構に該当することとなるところ，この場合，明細書において目的を達成できないと明記された機構が本件訂正発明１の液位調整機構に該当する点において，本件訂正発明１は本件訂正明細書等の記載と矛盾するから，少なくともこの液位計を用いる液位調整機構に関して，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明の記載には，本件訂正発明１を当業者が実施できるように記載されていないし，また，本件訂正発明１は，本件特許明細書等に記載された発明であるとはいえない，②そして，本件訂正発明１の液位調整機構においては，「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」を検出する機能と「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」機能とが必要であるところ，本件訂正明細書等には，具体的には，管状部材の一端を予め設定した最低水位に配置することのみが記載されているのであるから，当業者が最大限にその具体的記載を敷衍して解釈したとしても，「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」を検出する機能及び「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がす」機能を有する何らかの部品を予め設定した最低水位の場所に配置すること以外の技術思想が本件訂正明細書等に記載されているとは理解できないから，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明の記載は特許法３６条４項１号に違反し，本件訂正後の本件特許の請求項１の記載は同条６項１号に違反する旨主張する。しかし，①については，前記１(3)のとおり，原告が問題にする液位調整機構は，液位計等で液位調整タンクの液位を監視し，予め設定した液位に達したときに給排気装置を停止させ，給排気装置による気密室内への気体の導入を停止することで，液位調整タンクの液位を予め設定した液位に保つものであるから，本件訂正発明１の液位調整機構のように，給排気装置による機密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がすものではなく，したがって，本件訂正発明１は，原告が問題にする構成を含むものではないから，原告の上記主張はその前提を欠くものである。


また，②については，本件訂正後の本件特許の請求項１においては，液位調整機構につき，「この気密室への前記給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，前記給排気装置による前記気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がして液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」と特定されているのみで，原告の主張するように本件訂正発明１が「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」を検出する機能を備えることは特定されておらず，原告の主張はその前提を欠く。そして，本件訂正後の本件特許の請求項１の記載がサポート要件（特許法３６条１項１号）を充足し，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件（同条４項１号）を充足することは前記アのとおりである。
(ウ)以上によれば，原告の特許法３６条４項１号及び同条６項１号違反の主張は理由がない。
(2)特許法３６条６項２号違反の主張について
ア本件訂正後の本件特許の請求項１（本件訂正発明１）において，液位調整機構に関しては，「前記気密室には，この気密室への前記給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，前記給排気装置による前記気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がして液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」と記載されているところ，その記載の意味するところは明確である。また，前記(1)アのとおり，本件訂正明細書等には，本件訂正発明１の実施形態として，両端が開口する管状部材を，一端が気密室の予め設定した最低液位の位置に開口し，他端が気密室の外部に開放されるように配し，この場合，給排気装置である可逆ポンプが加圧動作を継続して液位調整タンク内の液面が予め設定した最低水位より押し下げられると，管状部材の一端が気密室の気体中に開口するので，気密室内の加圧気体が過剰圧力分だけ管状部材を通って液位調整タンクの外部に逃げ，気密室内の液面が予め設定した最低水位まで上昇する結果，液位調整タンク内の水位が最低水位に保たれるという構成が記載されていること，前記１(3)及び前記(1)イ(イ)のとおり，本件訂正発明１は，原告が問題にするような，液位計等で液位調整タンクの液位を監視し，予め設定した液位に達したときに給排気装置を停止させ，給排気装置による気密室内への気体の導入を停止することで，液位調整タンクの液位を予め設定した液位に保つ構成を含まないものであると理解できることも併せ考えると，本件訂正後の本件特許の請求項１の液位調整機構の記載は，気密室への給排気装置による気体の導入により液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，給排気装置による気密室内への気体の導入が継続中であっても，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃がして液位調整タンクの水位を予め設定した最低水位に保持する機械的構造体を特定するものとして明確であるというべきである。
イこれに対し，原告は，本件一次審決の際の審判合議体が，平成２４年２月７日付けの無効理由通知書（甲５６）において「気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した液位より下がった時に気密室内の気体を外部に開放する液位調整手段」の構成が明瞭に記載されていないため，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていないとの無効理由を示しているところ，本件訂正発明１における「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃して液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」の構成と，上記無効理由通知書において明瞭でないとされた構成との間に実質的な相違はないから，本件訂正発明１の上記構成，具体的には，「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」をどのような装置により検出するのか，また，気密室内の過剰圧力分の気体をどのような装置により外部に逃がすのか明瞭ではなく，本件訂正発明１は，特許法３６条６項２号に違反する旨主張する。しかし，上記無効理由通知書では，甲７の「waterpassage33,   35」，甲８の「opening49」，甲１３及び１５における「連通管９」並びに甲１４における「連通路１１」との差異が明確ではないとして，本件一次訂正前の本件特許の請求項２の「気密室への気体の導入により液位調整タンク内の液位が予め設定した液位より下がった時に気密室内の気体を外部に開放する液位調整手段」の構成が明瞭に記載されていない，としたものであって，上記の無効理由通知書の記載を根拠として直ちに，本件訂正発明１における「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時に，気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃して液位調整タンクの水位を前記予め設定した最低水位に保持する液位調整機構」の構成が明確でないということはできない。
また，「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」をどのような装置により検出するのか明瞭ではないとの点も，前記⑴のとおり，本件訂正発明１は「液位調整タンク内の水位が予め設定した最低水位より下がった時」を検出する機能を備えることを発明特定事項として含むものではないから，原告の主張はその前提を欠くし，「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃して」との具体的構造が特許請求の範囲の請求項に記載されていなければ直ちに特許請求の範囲の請求項の記載が明確でないものとなるとはいえない。かえって，本件訂正後の本件特許の請求項１の記載が「気密室内の過剰圧力分の気体を外部に逃して」との構造の記載として明確であると認められることは前記(1)のとおりである。したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)以上によれば，原告主張の取消事由４は理由がない。
５結論
以上によれば，原告主張の取消事由１ないし４はいずれも理由がなく，他に本件審決に取り消されるべき違法はない。
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官      鶴    岡    稔    彦裁判官      大    西    勝    滋裁判官神谷厚毅は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官      鶴    岡    稔    彦
（別紙１）
本件特許明細書等の図面
【図１】
【図２】
【図３】
（別紙２）
甲７の図面
図１
図２
図３
図４Ａないし図４Ｅ
（別紙３）
甲４９の図面
【図１】


平成２５年８月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年(ワ)第４２６３７号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月２０日
判                  決
英国グロスタシャー州＜以下略＞
原告   レニシ   ョウ    パブリ   ック
リミテ   ッド    カンパ   ニー
（以下「原告レニショウ」という。）
英国グロスタシャー州＜以下略＞
原告   レニショウトランスデューサ
システ   ムズ    リミテ   ッド
（以下「原告ＲＴＳ」という。）
上記２名訴訟代理人弁護士上        山              浩同                        中      川      直      政同訴訟   代理人   弁理士    谷              義      一同                        新      開      正      史同訴訟   復代理   人弁理   士窪        田      郁      大同補佐   人弁理   士梅        田      幸      秀
大阪市北区＜以下略＞
被告   ナノフ   ォトン   株式会   社
同訴訟   代理人   弁護士    生      田      哲      郎同                        森      本              晋同                        佐      野      辰      巳同                        中      所      昌      司同訴訟   代理人   弁理士    小      野      尚      純同                        奥      貫      佐知    子同補佐   人弁理   士松        本      雅      利
目                  次
主                  文..................................................5事実    及び    理由   ..................................................5第１請求   ..............................................................5第２事案の概要   ........................................................5１前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）   ........5２争点   ...............................................................12３争点に関する当事者の主張   ...........................................13被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか（争点１）...................................................................13ア「光」（構成要件Ａ）の意義（争点１－１）   .........................13イライン照明における「第二の次元」の「共焦点作用」（構成要件Ｇ－２）の有無（争点１－２）...................................................15ウ被告製品（ライン照明モード）の構成要件充足性（争点１－３）   .......29被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか（争点２）...................................................................33被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか（争点３）   .39本件発明７に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点４）.............................................................42ア乙３０号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－１）   ...........42イ乙３１号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－２）   ...........49ウ乙１８号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３）   ...........55エ乙７号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４）   .............65オ乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５）   ...........75カ明確性要件違反の有無（争点４－６）   ...............................99本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点５）................................................100損害額（争点６）   ..................................................102第３当裁判所の判断   ..................................................103１被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか（争点１）について..........................................................103「光」（構成要件Ａ）の意義（争点１－１）について   ................103ライン照明における「第二の次元」の「共焦点作用」の有無（争点１－２）について............................................................112被告製品（ライン照明モード）の構成要件充足性（争点１－３）について112２被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか（争点２）について..........................................................113３被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか（争点３）について..................................................................118４本件発明７に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点４）について....................................................119乙３０号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－１）について   ..119乙３１号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－２）について   ..124乙１８号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３）について   ..127乙７号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４）について   ....132乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５）について   ..136明確性要件違反の有無（争点４－６）について   ......................146小括   ............................................................147５本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点５）について........................................147６まとめ   ............................................................149７結論   ..............................................................149
主                  文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，原告レニショウに対し，金３億３６００万円及びこれに対する平成２２年１２月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告は，原告ＲＴＳに対し，金８０００万円及びこれに対する平成２２年１２月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要


発明の名称を「共焦点分光分析」とする特許権（以下「本件特許権」という。）の特許権者及び前特許権者である原告らが，被告に対し，被告の製造販売に係る別紙物件目録記載の製品（以下，併せて「被告製品」という。）が本件特許権を侵害する旨主張して，不法行為に基づく損害賠償請求として，原告レニショウにつき３億３６００万円及び原告ＲＴＳにつき８０００万円（いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成２２年１２月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。
１前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
原告レニショウは，ラマン分光測定装置，計測装置，ヘルスケア製品等の製造販売を業として行う株式会社（英国法人）である。原告ＲＴＳは，原告レニショウの子会社（英国法人）である。
被告は，理化学機器の製造及び販売を業として行う株式会社である。被告は，業として被告製品を製造販売している。
(2)本件特許権
原告ＲＴＳは，平成２２年１０月２６日，原告レニショウに対し，本件特許権を譲渡した。本件特許権は，次のとおりである（本件特許権に係る特許公報〔甲２〕を末尾に添付し，これを「本件明細書」という。）。
発明の   名称     共焦点分光分析
出願番   号    特願平４－５１１３０５
出願日      平成４年６月８日
優先権主張番号    ９１１２３４３．０
優先日      平成３年６月８日
優先権主張番号    ９１２４３９７．２
優先日      平成３年１１月１６日
登録日      平成１４年１２月６日
特許番   号    特許第３３７７２０９号
(3)本件明細書の訂正
原告レニショウは，平成２４年７月３日，下記の訂正事項１及び２のとおり，本件明細書の訂正を求める訂正審判を請求し，特許庁は，同年９月１１日，上記訂正を認める旨の審決をした。
（訂正事項１）
特許請求の範囲の請求項７において「…形成されていることを特徴とする分光分析装置。」とあるのを，
「形成されており，
前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリット
において焦点を結ばず，
前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光する
のとに同一のレンズが用いられ，
前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。」と訂正する（請求項７の記載を引用する請求項８～１３も同様に訂正する）。
（訂正事項２）
本件明細書の「本発明，また，この方法を実施する装置を提供する。」（５欄５～６行）を，「また，本発明は，サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，前記スペクトルを分析する手段と，光検出器と，前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって，前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており，前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばず，前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ，前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」と訂正する。
(4)本件に関する特許請求の範囲
本件に関する特許請求の範囲は，請求項７～１０及び１３（訂正後のものである。以下同じ。）であり，その記載は以下のとおりである（以下，請求項７～１０及び１３に係る特許発明をそれぞれ「本件発明７」などといい，併せて「本件発明」という。）。
「【請求項７】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
前記スペクトルを分析する手段と，
光検出器と，
前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させな
い手段と
を具備する分光分析装置であって，
前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共
焦点作用をもたらし，
前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており，前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリット
において焦点を結ばず，
前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光する
のとに同一のレンズが用いられ，
前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。」「【請求項８】前記光検出器の前記所与の領域が細長いことを特徴とする請求項７に記載の分光分析装置。」
「【請求項９】前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していることを特徴とする請求項７または請求項８に記載の分光分析装置。」
「【請求項１０】前記光検出器はピクセルのアレイを備えたことを特徴とする請求項７から請求項９の何れかに記載の分光分析装置。」「【請求項１３】前記スペクトルがラマン散乱光のスペクトルであることを特徴とする請求項７から請求項１２の何れかに記載の分光分析装置。」
(5)本件発明の構成要件の分説


本件発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）。
ア本件発明７
Ａサンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
Ｂ前記スペクトルを分析する手段と，
Ｃ光検出器と，
Ｄ前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出
器に合焦させない手段と
Ｅを具備する分光分析装置であって，
Ｆ前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元
で共焦点作用をもたらし，
Ｇ－１前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，Ｇ－２前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作
用をもたらすように形成されており，
①前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光
は，前記スリットにおいて焦点を結ばず，
②前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集
光するのとに同一のレンズが用いられ，
③前記光検出器は電荷結合素子であること
Ｈを特徴とする分光分析装置。
イ本件発明８
Ｉ前記光検出器の前記所与の領域が細長いこと
Ｊを特徴とする請求項７に記載の分光分析装置。
ウ本件発明９
Ｋ前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在し
ていること
Ｌを特徴とする請求項７または請求項８に記載の分光分析装置。
エ本件発明１０
Ｍ前記光検出器はピクセルのアレイを備えたこと
Ｎを特徴とする請求項７から請求項９の何れかに記載の分光分析装置。
オ本件発明１３
Ｏ前記スペクトルがラマン散乱光のスペクトルであることＰを特徴とする請求項７から請求項１２の何れかに記載の分光分析装置。
(6)本件発明の技術分野
本件発明の技術分野は，「例えばラマン効果を利用してサンプルを分析するのに分光分析が使用される装置および方法に関する」（本件明細書３欄４４～４６行）ものである。
ラマン効果（ラマン散乱）とは，物質に光を照射すると観測される散乱光のうち，照射した光とは異なる波長（色）の散乱光が含まれる現象をいう。ラマン散乱光は，このような異なる波長の散乱光をいい，特定の分子構造から決まった波長の光が散乱されるため，ラマン散乱光を調べると物質の分子構造が分かる（乙６，１２）。
(7)被告製品の概要
ア被告製品は，ラマン分光分析装置（ラマン顕微鏡）であり，サンプルに対してライン照明（ライン状のレーザ光）又はスポット照明（スポット状のレーザ光）を照射する（以下，照射するレーザ光に応じて「ライン照明モード」「スポット照明モード」という。）。被告製品のうち，「ＲＡＭＡＮｐｌｕｓ」（別紙物件目録記載２の製品）は，「ＲＡＭＡＮ－１１」（同目録記載１の製品）に表面形状測定機能を追加したものであり，本件発明との関係では両製品の構成に異なるところはない。イ被告製品は，概略，①サンプルの測定しようとする面（所与の面）に光を照射して散乱光を得る手段，②前記散乱光を分光する回折格子，③１３４０行×４００列の画素を有する冷却ＣＣＤ（電荷結合素子）光検出器，④前記回折格子により分光された前記散乱光を前記光検出器に合焦させる手段をそれぞれ有し，前記サンプルの所与の面からの前記散乱光は，スリットを通過し，前記光検出器に合焦させられ，前記サンプルの所与の面以外からの前記散乱光は，前記光検出器上には合焦せず，⑤光検出器はピクセルのアレイを備え，⑥散乱光のスペクトルはラマン散乱光のスペクトルである。
ウライン照明モードにおける被告製品の構成は，別紙被告製品の構成（ライン照明モード）記載のとおりである（甲７，乙６）。
(8)本件発明７と被告製品との対比
ア構成要件Ａ及びＢの「スペクトル」は，「ある波長範囲をもった散乱光」を意味し，他方，構成要件Ｄの「スペクトル」は，「分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分」との記載があることから，「波長成分ごとに（分析ないし）分光された後の光」を意味する。また，構成要件Ｂ及びＤの「分析」は，光を波長成分ごとに分ける「分光」と同義である。イ被告製品は，「ある波長範囲をもった散乱光」の意味での「スペクトル」を４００本のスペクトルに分光して周波数成分ごとに分ける手段を備えるから，構成要件Ｂを充足する。
被告製品は，冷却ＣＣＤ（電荷結合素子）光検出器を備えるから，構成要件Ｃ及びＧ－２③を充足する。
被告製品は，サンプルに光を照射する対物レンズは，当該サンプルからの散乱光の集光も行うから，構成要件Ｇ－２②を充足する。ウ被告製品（スポット照明モード）では，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれてスリットを通過し，他の面の散乱光は，スリットにおいて焦点を結んでいないから，構成要件Ｇ－２①を充足する。
エ被告製品は，構成要件Ｈの分光分析装置である。
２争点
(1)被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか
（争点１）
ア「光」（構成要件Ａ）の意義（争点１－１）
イライン照明における「第二の次元」の「共焦点作用」（構成要件Ｇ－２）の有無（争点１－２）
ウ被告製品（ライン照明モード）の構成要件充足性（争点１－３）(2)被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか
（争点２）
(3)被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか（争点３）
(4)本件発明７に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであ
るか（争点４）


ア乙３０号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－１）イ乙３１号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－２）ウ乙１８号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３）エ乙７号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４）オ乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５）
カ明確性要件違反の有無（争点４－６）
(5)本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされ
るべきものであるか（争点５）
(6)損害額（争点６）
３争点に関する当事者の主張
(1)被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか
（争点１）
ア「光」（構成要件Ａ）の意義（争点１－１）
（原告らの主張）
本件明細書には，構成要件Ａの「サンプルに光を照射して」の「光」を「スポット照明」に限定する趣旨の記載はなく，後記イのとおり，本件発明の技術的思想はスポット照明のみならずライン照明も含んでいる。
（被告の主張）
(ア)本件明細書では，以下のとおり，スポット照明を前提とした記載，ないしスポット照明を前提とすることによって初めて技術的に意味が通じる記   載があ   るから   ，構成   要件Ａ   の「サ   ンプル   に光を   照射し   て」の「光」は，スポット照明と解すべきである。
(イ)本件明細書５欄２５～３０行には，第１の実施例について，「このレンズはこのレーザビームをサンプル１８上の焦点１９におけるスポットに焦点を結ばせる。光はこの照射されたスポットでサンプルにより散乱され，」とある。これは，サンプルに対してスポット照明により光を照射することを意味する。そして，第２の実施例（６欄４９行～８欄２９行）の構成は，空間フィルタ１４以外は，基本的には第１の実施例の構成と同様であるから，第２の実施例についてもスポット照明が前提とされている。そして，本件発明をサポートする実施態様は第２の実施例しかないから，構成要件Ａの「サンプルに光を照射して」の「光」は，第２の実施態様と同じスポット照明に限定されると解される。本件明細書７欄３４～３６行には，第２の実施例でスリットを用いる構成の，ピンホールを用いる場合に対する利点として，整列が容易である点が記載されている。確かに，スポット照明の場合には，サンプル上の測定すべき所与の面のスポット照明の当てられた点と，ピンホールとを合焦させなければならないため，光学的な「整列」（配置設定，アライメント）が困難であるのに対して，スリットを用いた場合には，サンプル上の点と，スリット上のいずれかの点を合焦させればよいため，光学的な「整列」がより容易となる。しかし，ライン照明においては，サンプル上のライン状の領域と，スリットのラインを合焦させなくてはならないため，本件明細書で記載されるような「整列が容易になる」という利点は生じない。スリットの利点に関する記載は，スポット照明を前提として初めて意味が通じるものである。
本件明細書７欄２５～３３行等に記載されるとおり，第２の実施例では，コンピュータのプログラムにより，ＣＣＤの読取領域を一部（「所与の領域」）に限定することで，第二の次元の共焦点作用が得られるとされている（構成要件Ｇ－２）。しかしながら，後記イのとおり，ライン照明を用いた場合には，サンプル上の所与の面以外の「他の面」からのラマン散乱光も，スポットではなくライン状の領域から同時に発生し，重畳的にＣＣＤに到達する。そのため，ＣＣＤの読取領域を「所与の領域」に限定したとしても，他の面からの光を排除することはできず，第二の次元の共焦点作用（構成要件Ｇ－２）は得られない。二次元共焦点作用に関する記載もスポット照明を前提として初めて意味が通じるものである。
イライン照明における「第二の次元」の「共焦点作用」（構成要件Ｇ－２）の有無（争点１－２）
（原告らの主張）
(ア)ライン照明は，共焦点系においては従前から広く採用されている技法であり，共焦点作用が得られることは周知である。
例えば，特開２０００－２７５０２７公報（甲８）は，スリット光源すなわちライン照明を用いた共焦点光学系に関する発明であるが，「スリット共焦点はスポットでなくスリットを物体に投影してスリットで受ける形の共焦点光学系であり，スリットの長手方向は共焦点の効果は弱いが高速検出が可能な特徴をもつ」（【０００６】），「スリット共焦点画像を得ることができる」（【０００７】）と記載されている。また，特開平５－３３２７３３公報（甲９）も，線状照明すなわちライン照明を用いた共焦点光学系に関する発明であるが，「物体上の線状照明とリニアセンサは，共焦点系を形成する。正式な共焦点系は照明，検出ともに点であるので，この系は，厳密な共焦点系ではないが，この形式でも，十分に共焦点系としての効果がある」（【００４１】）と記載されている。
ライン照明と共焦点用スリットを用いた共焦点光学系においては，ピンホールを用いた場合に比べれば共焦点の効果は相対的に弱いものの，十分な共焦点系としての効果が得られるのである。
(イ)別紙被告参考図５(ｂ)に図示されているように，ＣＣＤ面での光の強度は，中心部分からずれるにしたがって減少する。そのため，ＣＣＤの特定の１列（ＣＣＤ面上の横に延びる細長い領域）で読み出される信号は，サンプルの特定の位置からの反射光の強度が最も大きく，サンプルのその他の位置からの反射光も含まれるもののその強度は相対的にかなり小さい。
したがって，ピンホールを用いた場合に比較すれば，サンプルの他の位置からの反射光の分量が相対的に大きくなり，共焦点の効果は多少弱くなるものの（甲８【０００６】），サンプルの他の位置からの反射光の強度は中心からずれるにしたがって急速に減少することから，実用上十分に共焦点系としての効果が得られ（甲９【００４１】），スリット共焦点画像を得ることができる（甲８【０００７】）。(ウ)本件明細書においては，「完全な（二次元）共焦点作用」には２つの場合がある。


第１は，本件明細書６欄２９～３０行の「完全な共焦点作用」である。これは，６欄１８～２６行の「ＣＣＤをコンピュータと組み合わせると，このように，従来の空間フィルタにおけるピンホールと同じ効果を与える。レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。このように，余分の空間フィルタを使用しないでも共焦点作用が達成されていた。」を受けての記載である。６欄１８～２６行の部分は，非分散性エレメントを用いる場合には，ピンホールを用いる代わりに，第２図のＣＣＤ面の読取範囲を横方向と縦方向の両方で限定し，影を付けられたピクセル４２のみを読み取ることで，ピンホールと同様の効果が得られることを述べている。
したがって，この文脈から，本件明細書６欄２９～３０行の「完全な共焦点作用」とは，非分散性エレメントを用いる場合について，ピンホール（及びスリット）を用いることなく，第２図のＣＣＤの読取範囲を横方向と縦方向の両方で限定することにより得られる作用を指していることが明らかである。
第２は，本件明細書７欄３２～３３行及び８欄３１～３２行の「完全な（二次元）共焦点作用」である。７欄３２～３３行の「完全な二次元共焦点作用」は，７欄１５行以下の記載を受けてのものであり，分散性エレメントを用いる場合について，スリット３０による一次元空間フィルタリングと，第５図のＣＣＤの読取範囲を線４４間に制限することにより得られる作用を指していることが明らかである。８欄３１～３２行の「完全な共焦点作用」もこれと同義で用いられている。なお，特許請求の範囲の記載においては，スリット３０による一次元空間フィルタリングに関して「第一の次元」と呼んでおり（構成要件Ｆ），ＣＣＤの読取範囲を線４４間に制限することに関して「第二の次元」と呼んでいる（構成要件Ｇ－２）。
次に，「部分的共焦点作用」は，本件明細書６欄３２，３９及び４６行の３か所に記載がある。これらはいずれも，分散性エレメントを用いる場合において，スリット３０は用いず，第５図のＣＣＤの読取範囲を線４４間に制限することにより得られる作用のことを指している。つまり，上記の「第一の次元」の空間フィルタリングは用いず，「第二の次元」の空間フィルタリングのみを用いた場合の作用を「部分的共焦点作用」と呼んでいるのである。
(エ)共焦点作用とは，サンプルの所与の面の特定の点からの光を取得する際に，レンズを利用して，サンプルの所与の面の特定の点からの光をある領域に集中させる一方，サンプルの他の面からの光を拡散させ，前記領域の辺りのみを読み取ることにより，読取領域外に存在する拡散されたサンプルの他の面からの光を排除する（読み取らないようにする）ことである。
ここで，サンプルの所与の面の特定の点からの光が集中している領域は，エアリーディスク（より正確には，エアリーディスクのイメージ）と呼ばれる領域である。すなわち，レンズでサンプルに光を集中させたとしても，実際には，サンプルにおけるその光の集中された領域は完全な点にはならず，一定の広がりをもった領域となる（回折により制限されるため）。この領域（エアリーディスク）は，光軸（光が進む方向）に垂直な方向に半径ｒ＝０．６１λ／ＮＡの広がりを有している（λは光の波長，NAはレンズの開口数）。
ピンホール面においても，エアリーディスク（より正確には，エアリーディスクのイメージ）が形成される。このエアリーディスクは，半径Ｒ＝ｒ×Ｍ＝（０．６１λ／ＮＡ）×Ｍの広がりを有する（ｒはサンプルにおけるエアリーディスクの半径，Ｍはレンズの倍率）。ピンホールの大きさを，エアリーディスクの直径（Ｒ×２）を超えてさらに大きくしていった場合，ピンホールを通過するサンプルの他の面からの光が増えることはあっても，ピンホールを通過するサンプルの所与の面の特定の点からの光が増えることはほとんどない（当該光の大部分がエアリーディスクに集中しているため）。
よって，ピンホールの大きさをエアリーディスクの大きさ（直径）よりも遥かに大きくした場合には，サンプルの所与の面の特定の点からの光を集中させた意味がなくなってしまうのであり，もはや共焦点作用がもたらされるとはいえない。また，共焦点作用を意識した当業者がピンホールの大きさをエアリーディスクの大きさよりも遥かに大きくすることは考えられない。
以上のように，共焦点作用を意識した当業者であれば，ピンホールの大きさを，エアリーディスクの大きさを考慮して設計するはずであるが，ピンホールの大きさは，必ずしもエアリーディスクの大きさまたはその値未満に設計されるわけではない。なぜなら，例えば，ピンホールの大きさを小さくすると，光検出器で受光する光の量がその分小さくなるので，場合によっては，光軸方向（Ｚ軸方向）の分解能をある程度犠牲にして，ピンホールの大きさをエアリーディスクの大きさよりも大きくし，光検出器で受光する光の量を増大させることもあるからである。例えば，甲１３（特開２００７－１３３４１９公報）の【０００５】【００３８】には，ピンホールサイズによって分解能や検出光量が変化すること，実施形態ではエアリーディスクサイズをもって最適のピンホールサイズとする旨の記載がある。甲１４（特開２００６－１５３８５１公報）の【００１５】【００１６】【００４０】には，分解能等の観点から，ピンホールの直径はエアリーディスク径の３倍以下にすることが好ましく，１倍以下にすることがさらに好ましい旨の記載がある。甲１５（特開２００６－１５３７６３公報）の【００３８】～【００４２】【００５２】には，解像力が高い状態で使用するには，ピンホールの大きさをエアリーディスク径の０．５～１倍にすることが望ましく，信号光が特に微弱なときには，ピンホールの大きさをエアリーディスク径の１～５倍もしくは１０倍にすることが望ましい旨の記載がある。甲１６（特開２００２－１５０５９２公報）の【０００５】【００２５】【００３４】【００３６】には，媒体厚さ方向のセクショニング性能を考慮して，通常，ピンホール径やスリット幅は，エアリーディスク領域のみを検出するように設定すること，実施形態では，スリット幅や光検出器の一辺をエアリーディスク径の２倍以下に設定することが記載されている。
以上の説明は，ピンホールを用いて共焦点作用をもたらす場合のピンホールの大きさについて説明したが，スリットや光検出器（ＣＣＤ等）の所与の領域を用いて共焦点作用をもたらす場合のスリットの幅や所与の領域の幅についても同様である。


被告製品について検討すると，乙６号証では，図３－２を用いて共焦点作用を説明し，図３－１０でピンホールをスリットやＣＣＤの所与の領域で置換できることを説明し，図４－１から図４－３において，被告製品がスリット及びＣＣＤの所与の領域を用いていることを説明している。図３－２では，ほぼエアリーディスクのみを読み出すようにピンホールの大きさが設定されている。
これらのことから考えて，被告製品のスリットの幅及びＣＣＤの所与の領域の幅は，上記のエアリーディスクを考慮して，第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらすように設計されていることが明らかである。(オ)別紙被告参考図５(ａ)は，ライン照明を用いた場合に，サンプルにおいて，合焦している所与の面の５点（青色の５つの頂点の部分）と，合焦していない他の面の５点（赤色の５つの頂点の部分）に注目したものである。そして，別紙被告参考図７の右図は，ＣＣＤ面での光の強度を示している。
これに対して，スポット照明を用いた場合には，別紙被告参考図５(ａ)において，所与の面及び他の面のそれぞれにつき，５つの点のうちの真中の１つ（「３」の点）のみが照明されることになる。よって，ＣＣＤ面での光の強度は，別紙原告参考図１のようになる。本件明細書にはスポット照明を用いた場合の実施例が記載されているが，本件明細書の第２図，第３図及び第５図を参照して説明されている第二の次元での共焦点作用とは，以下の内容である。すなわち，別紙原告参考図２において，線ＰＰ間の領域で光を読み取ると，所望の光（青色の線内の光）のほかに，不要な光（赤色の線内の光）も読み取ってしまうことになる。そこで，別紙原告参考図３に示すように，より狭い領域である線ＱＱ間の領域（所望の光が集まっている領域）で光を読み取るようにして，不要な光の一部であるＬ１及びＬ２を読み取らないようにし，Ｚ方向（光の進む方向）の空間分解能を向上させている。これが本件明細書で説明している第二の次元での共焦点作用である。ここで，ライン照明の場合に戻って考えると，別紙原告参考図４のように，線ＰＰ間の領域で光を読み取れば，やはり不要な光の一部であるＬ１及びＬ２を読み取ってしまう。これに対し，別紙原告参考図５のように，線ＱＱ間の領域で光を読み取れば，不要な光の一部であるＬ１及びＬ２を読み取らない。
よって，ライン照明の場合でも，スポット照明の場合と同様に，不要な光の一部であるＬ１及びＬ２を読み取らないという効果，すなわち，第二の次元での共焦点作用を奏している。
この点について，被告は，ライン照明の場合，別紙原告参考図６に示すように，不要な光の一部であるＬ３～Ｌ６を読み取ってしまうから，第二の次元での共焦点作用を奏しないと主張している。しかしながら，Ｌ３～Ｌ６を読み取ってしまうとしても，Ｌ１及びＬ２を読み取らないようにして，Ｚ方向の空間分解能を向上させていることには変わりはなく，第二の次元での共焦点作用を奏しているといえる。また，被告は，不要な光Ｌ３～Ｌ６が加わるから，第二の次元の共焦点作用が打ち消されると主張しているようにも思われる。すなわち，不要な光Ｌ３～Ｌ６が，排除された光Ｌ１及びＬ２に置き換わり，Ｌ１及びＬ２を排除した利益が打ち消されると主張しているようにも思われる。しかしながら，被告は，(ａ)スポット照明であって，スリットを用い，線ＱＱ間のみを読み取る場合と，(ｂ)ライン照明であって，スリットを用い，線ＱＱ間のみを読み取る場合とを比較している。スポット照明である(ａ)の場合，点３のみが照明され，光Ｌ１及びＬ２のみが排除される。ライン照明である(ｂ)の場合，光Ｌ１及びＬ２が排除されるが，光Ｌ３～Ｌ６が加わる。よって，ライン照明の場合の共焦点作用は，スポット照明の場合の共焦点作用よりも弱い。
しかしながら，これは正しい比較ではない。これはスポット照明とライン照明を比較しているのであって，本来比較すべきもの同士を比較していない。ライン照明において線ＱＱ間のみを読み取ることによって第二の次元の共焦点作用を奏するか否かを決定するためには，(ｂ)の場合と次の(ｃ)の場合とを比較しなければならない。(ｂ)の場合とは，上述のとおりライン照明であって，スリットを用い，線ＱＱ間のみを読み取る場合であり，(ｃ)の場合とは，ライン照明であって，スリットを用い，より間隔の広い線ＰＰ間を読み取る場合である。この比較が，ライン照明に関して，本件発明を用いた場合と用いなかった場合との比較である。別紙原告参考図７がこれを表している。
(ｃ)のライン照明の場合，線ＰＰ間の光がすべて読み取られる。これには，光Ｌ１～Ｌ６が含まれる（別紙原告参考図６参照）。ただし，これには，別紙原告参考図７において赤の斜線領域で示した光Ｌ７～Ｌ１２も含まれる。これに対し，(ｂ)のライン照明の場合，ＣＣＤの読取範囲を線ＱＱ間に制限することによって，光Ｌ１及びＬ２のみならず，光Ｌ７～Ｌ１２も排除される。
このように，不要な光Ｌ１及びＬ２並びにＬ７～Ｌ１２が排除されるのであるから，線ＰＰ間ではなく，線ＱＱ間のみを読み取ることは，共焦点作用をもたらすといえる。すなわち，読み取られる光にＬ３～Ｌ６が含まれるとしても，第二の次元の共焦点作用がもたらされる。(カ)ライン照明の焦点はサンプルの所与の面に合わされているが，その前後（左右）ではライン照明は放射状に広がっている。そのため，ライン照明の軸以外の点からも散乱光が発生する。これが斜方寄与である。斜方寄与による散乱光もスリットの開口部を通過するから，スリットを通過してＣＣＤに届いた散乱光は，斜方寄与による散乱光もかなりの程度含まれている。そのため，斜方寄与による散乱光を効果的に排除しないと，十分な共焦点効果が得られない。被告の主張は，この斜方寄与を考慮せず，実際の物理現象を単純化しすぎている。
(キ)被告の主張は，サンプルの組成が，所与の面上の点１～５，さらにはＺ軸方向の他の面の対応する点のすべてが「完全に均一」な場合を前提とするものである。このような場合にのみ，各点から生ずるラマン散乱光は同様となるからである。


しかしながら，実際のサンプルにおいては，このような状況はあり得ない。細胞やシリコンウェハのように，現実世界のサンプルは，それぞれの位置の組成が異なる。それは，所与の面上の異なる点だけでなく，深度方向の異なる点の組成も同様である。このことは，被告製品のブローシャである甲３号証５～７頁に掲載されている実際のサンプルの画像に具体例が示されている。完全に均質なサンプルは現実には存在せず，観念上の産物にすぎない。
また，そもそもラマン共焦点顕微鏡は，サンプルのそれぞれの部分がどのような組成からなるかを分析するために用いられるのだから，完全に均質なサンプルを前提とする議論は無意味である。
（被告の主張）
(ア)本件明細書には，構成要件Ｄ及びＧの「所与の領域」の直接かつ具体的な定義はなく，「所与の領域」を設定する具体的な方法は記載されていない。
他方で，構成要件Ｇ－２には「前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている」と記載されており，「第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている」との抽象的・機能的な表現で「所与の領域」が定義されている。また，本件発明に対応する実施態様は，第２の実施例のみであり，第２の実施例では，「所与の領域」を確定するための方法又は条件を何ら記載することなく，２本の線４４の間の細長い領域を所与の領域としている。
以上から，構成要件Ｄ及びＧにおける「所与の領域」とは，「第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている」領域のことであって，具体的には，スポット照明を前提として散乱光を受光する検出器の全画素列のうちの第二の次元で共焦点作用がもたらされるように形成された少数列の画素列，例えば，本件明細書の実施例の２本の線４４の間の細長い領域に相当する部分をいうものと解される。
(イ)構成要件Ｇ－２の「第二の次元の共焦点作用」とは，別紙被告参考図１のようなＣＣＤ面上に到達したラマン散乱光のうち，別紙被告参考図２のように，一部の領域のピクセルのデータのみを検出することによって，他の面からのラマン散乱光の一部を検出処理の上でカットする作用と解される。
そして，本件発明７の「第二の次元の共焦点作用」についての説明図が別紙被告参考図３であり，スポット照明においては，他の面からの光もスポットからしか発生しないため，ＣＣＤ面に到達する当該他の面からの光も当該他の面上の当該スポットから発生した光に限られる（別紙被告参考図３(ｃ)「断面図（Ｂ面）」の右端の「ＣＣＤ面上の光強度」の部分の赤い点線の緩やかなピーク）。そのため，コンピュータのプログラムにより，ＣＣＤの読取領域を一部（「所与の領域」）に限定することで，他の面からの光の一部をカットすることができる（第二の次元の共焦点作用）。
(ウ)しかしながら，サンプルの照射にライン照明を用いた場合には，サンプルの他の面からの散乱光は，ライン状の領域から発生する（別紙被告参考図４(ｃ)「断面図（Ｂ面）」）。そして，ＣＣＤ面に到達する当該他の面からの光も，当該他の面上の当該ライン状の領域から発生した光となる。このことは，別紙被告参考図４(ｃ)「断面図（Ｂ面）」では，一番右の赤い緩やかな２つ受光強度のピークで表わされている（別紙被告参考図４(ｃ)では，見やすさの点からＣＣＤ上の２つの受光強度ピークしか描かれていないが，実際はＹ方向に無数の受光強度ピークが重なることになる。）。
このように，ライン照明の場合には，ＣＣＤ面上に，他の面からの光が重畳的に到達する。そのため，ＣＣＤの読取領域を一部（「所与の領域」）に限定したとしても，他の面からの光はカットされず，したがって，第二の次元の共焦点作用は得られない。このことを説明した図が別紙被告参考図５であり，ＣＣＤ面上の光の強度を付加した図が別紙被告参考図６～９である。
(エ)「共焦点」とは，光源と光検出器が対物レンズに対して光学的に共役の位置関係にあることをいう。共焦点作用は，光源のＸＹ平面での広がりを制限するとともに，光検出器側でもＸＹ平面での広がりを制限することによって，主としてＺ方向の分解能が向上する作用である。典型的な共焦点レーザー顕微鏡では，レーザー光源をスポット照明とし，光検出器の前にピンホールを置くことによって，Ｚ方向の分解能を向上させている（乙６・１２頁図３－２参照）。すなわち，光源側でスポット照明によってＸ方向とＹ方向の双方で狭く制限し，光検出器側でピンホールによってＸ方向とＹ方向の双方で狭く制限することによって，Ｚ方向の分解能を向上させ，共焦点作用を得ている。
本件明細書では，光源がスポット照明であることを前提としているため，光源側でＸ方向のみならずＹ方向でも制限されていることが自明であり，光源側の制限は格別に論ぜられず，光検出器側の制限のみを議論されている。また，本件明細書では，ピンホールにより光検出器側でＸ方向及びＹ方向の双方で光をカットしている場合を「完全な共焦点作用」，「完全な二次元共焦点作用」と称し，Ｙ方向に延びたスリットにより光検出器側でＸ方向のみで光をカットしている場合を「部分的な共焦点作用」又は「第一の次元の共焦点作用」と称している（乙６・１７～２２頁参照）。
光源と光検出器が共役であることを考慮して，光源側と検出器側を一方向，または二方向で制限する場合に区分けして得られる共焦点作用を，表にまとめると，次のようになる。
光源
光検出器
二方向とも制限
（スポット照明）
一方向のみ制限
（ライン照明）
制限なし
（全面照明）
二方向とも制限
（ピンホール）
（スリット＋所与の領域）
（スリ   ット＋   制限さ   れた領
域）
完全完全完   全完全なななな   二次元   共焦点   作二次元   共焦点   作二次元   共焦点   作二次元   共焦点   作
用用用用
部分的部分的部分的部分的なななな共焦点作用共焦点作用共焦点作用共焦点作用（（（（第一第   一第一第一   のののの次元次   元次元次元   のののの共焦共   焦共焦共焦点作用点作用点作用点作用とととと同等同等同等同等））））
共焦点作用なし
一方向のみ制限
（スリットのみ）
（所与の領域のみ）


部分的部分的部分的部分的なななな共焦点作用共焦点作用共焦点作用共焦点作用（（（（第一第   一第一第一   のののの次元次   元次元次元   のののの共焦   点共焦点共   焦点共焦   点作用作用作用作用））））
画像が得られない
画像が得られない
制限なし共焦点作用なし    画像が得られない画像が得られない本件発明７，被告製品，甲８，９，乙７，１１号証に記載の発明において得られる「共焦点作用」を，それぞれ上記の表に当てはめると，次のようになる。
光源
光検出器
二方向とも制限
（スポット照明）
一方向のみ制限
（ライン照明）
制限なし
（全面照明）
二方向とも制限
（ピンホール）又は
（スリット＋所与の領域）
（スリ   ット＋   制限さ   れた領
域）
・・・・本件発明本件発明本件発明本件発明７７７７
・・・・乙乙乙乙７７７７
・・・・被告   製品被告   製品被告   製品被告   製品（（（（   ラインラ   インライ   ンライン   照照照照明明明明モードモードモードモード））））
・・・・乙乙乙乙１１１１１１１１
・・・・甲甲甲甲８８８８
・・・・甲甲甲甲９９９９
一方向のみ制限
（スリットのみ）
・・・・被告製品被告製品被告製品被告製品（（（（   スポッスポッスポッスポットトトト照明照明照明照明モードモードモードモード））））
制限なし
以上のとおり，被告製品，甲８，９，乙７，１１号証に記載の発明は，いずれも部分的な「共焦点作用」が得られるが，これらは本件発明７における「完全な共焦点作用」とは異なるものである。
(オ)原告らは，特許公開公報（甲８，９）の記載を挙げて，ライン照明と共焦点用スリットを用いた共焦点光学系においては，ピンホールを用いた場合に比べれば共焦点の効果は相対的に弱いものの，十分な共焦点系としての効果が得られると主張している。
しかしながら，原告らの主張は，ライン照明を用いた場合に「第一の次元の共焦点作用と同等な作用」が生じることを論じたものにすぎない。「スリットの長手方向の共焦点の効果は弱い」（甲８【０００６】）との記載   や，「   この系   は，厳   密な共   焦点系   ではな   い」（   甲９【   ００４１】）との記載から明らかなとおり，甲８，９に記載されている共焦点作用は，本件明細書にいう「完全な共焦点作用」や，第一の次元の共焦点作用に加えて，更に「第二の次元の共焦点作用」を有する場合ではなく，「第一の次元の共焦点作用」と同等な作用であるにすぎない。したがって，「第一の次元の共焦点作用」しか有さない構成と，これに加えて「第二の次元の共焦点作用」とを有する構成を混同している原告らの主張は誤りである。
(カ)原告らは，別紙原告参考図７に関し，線ＰＰ間と線ＱＱ間を読み出す場合には，例えば線ＱＱを読み出した場合にはＬ１とＬ２が排除されるので，Ｚ方向の空間分解能を向上させているため，第二の次元の共焦点作用も奏していると主張している。
しかし，ライン照明の場合に線ＰＰ間を読み出してしまうと，Ｙ方向に拡がった領域を空間分解せずに測定することになる。すなわち，読み出し幅を変えるとＸＹ面内の分解能が変化してしまうから，線ＰＰ間の読み出しと線ＱＱ間の読み出しとの比較自体が無意味である。また，仮に線ＰＰ間の読み取りと線ＱＱ間の読み取りを比較しても，線ＱＱ間の読み取りの方がＺ方向の分解能が向上しているとはいえない。共焦点作用によって，サンプルの深さ方向（Ｚ方向）の分解能が向上するか否かは，サンプルの所与の面からの散乱光の光検出器の出力量（強度）と，サンプルの他の面からの散乱光の光検出器の出力量（強度）との比率を考えると，理解しやすい。別紙被告参考図１０で，線ＰＰ間を読み取ると，検出される光の量は，右上の四角で囲んだ部分のように，サンプルの所与の面の５点からの光と，サンプルの他の面の５点からの光の全部の合計量となる。これに対して，線ＱＱ間を読み取ると，ライン照明ではサンプルのライン状の領域（別紙被告参考図１０の例ではサンプルの５点）からの光が重なって到達するため，検出される光の合計量は，参考図の左下の四角で囲んだ部分のように，サンプルの所与の面の１点からの光と，サンプルの他の面の１点からの光の合計量に等しくなる。したがって，線ＰＰ間と線ＱＱ間とを検出する場合，所与の面からの光の強度と他の面からの光の強度との比率は，変わりがない。(キ)原告らは，均質なサンプルを前提とした議論は誤りであると主張している。しかしながら，ＸＹ方向に均質な平面状のサンプルに対して，奥行き方向の位置を分解できるかどうかが，共焦点でない通常の光学系と共焦点光学系を区別する重要な特徴である。すなわち，薄膜や板などの，ＸＹ面方向に均質なサンプルであっても，その深さ方向の分布を観察することができることが，共焦点顕微鏡のメリットである。この点について，「超解像の光学」（乙１３）の４行目以下にも，「これは，従来の顕微鏡では，たとえば，光軸方向（注：Ｚ方向）のみに構造の変化をもつ試料に対してはまったく分解をもたないことを意味しており，面内方向に構造を有さない蛍光膜を一様照明落射蛍光顕微鏡で観察した場合，試料の位置（Ｚ方向）も厚みも知ることはできない．それに対して共焦点光学系は，光軸方向のみに構造の変化をもつ試料に対しても分解をもつことを示している。」と記載されている（本件特許権の優先日前の文献として乙２１～２３）。
したがって，共焦点作用の有無を議論する以上，ＸＹ面方向で均質なサンプルを用いることは当然の前提とされ，一般的である。実際に，例えば，   技術説   明書（   乙６）   の２９   頁に引   用した   論文（   Sheppard,Journalof    ModernOptics,    1988）の   図１２   では，   面リフ   レクタ   ー（planereflector），すなわち，ＸＹ方向に分布を持たない平面状の反射体の測定結果に基づいて，Ｚ方向の分解能の議論がされている。原告らの主張とは異なり，共焦点光学系のＺ方向の分解能の議論をする場合に，ＸＹ方向に均質なサンプルを使用することは，広く行われている手法である。


ウ被告製品（ライン照明モード）の構成要件充足性（争点１－３）
（原告らの主張）
(ア)上記ア（原告らの主張）のとおり，構成要件Ａの「サンプルに光を照射して」の「光」には，スポット照明のみならずライン照明も含まれる。そして，被告製品（ライン照明モード）は，ライン照明を用いてサンプルに光を照射しているから，構成要件Ａを充足する。(イ)上記イ（原告らの主張）のとおり，ライン照明においても第二の次元の共焦点作用は生じるのであり，被告製品も，サンプルの所与の面から散乱された光を，光検出器の第二の次元で共焦点作用がもたらされるように形成された少数列の画素列に合焦させるようになっている。被告製品においては，「短辺の４００画素の方向がサンプル上のライン照明された４００地点の位置座標に対応し，長辺の１３４０画素の方向は分光された光の各周波数に対応する」（答弁書５頁）の記載から明らかなとおり，サンプルの個々の点（すなわち位置座標）は冷却ＣＣＤの特定の１列の画素（ピクセル）に対応付けられている。したがって，サンプルの所与の面上の個々の点は，それぞれの点に対応付けられている特定の画素列（１列１３４０画素からなる）に合焦させられている。以上のとおり，被告製品（ライン照明モード）は，構成要件Ｄを充足する。
(ウ)被告製品（ライン照明モード）では，サンプルから散乱された光がスリットを通過して検出器に入力される。当該スリットは，「スリットを備えた一次元空間フィルタ」に相当し，「第一の次元で共焦点作用」をもたらすから，被告製品（ライン照明モード）は，構成要件Ｆを充足する。
(エ)上記イ（原告らの主張）のとおり，被告製品（ライン照明モード）は，十分な共焦点作用が得られているから，構成要件Ｇ－１及びＧ－２を充足する。
(オ)被告製品（ライン照明モード）では，サンプルの所与の面において，光がライン状に照射される。このライン状の光（別紙被告参考図５(ａ)では緑色の線で示されている）は，スポット（点）状の光の集合ということができる。ここで，スポット状の光の各々は合焦されている。別紙被告参考図５(ａ)では，これらのスポット状の光のうちの５つが示されている。そして，当該５つのスポット状の光の箇所（焦点１～５）から発せられる散乱光は，別紙被告参考図５(ｂ)に示すスリット（面）において，スポットとしての焦点１～５にそれぞれ絞り込まれて，当該スリットを通過する。
よって，被告製品（ライン照明モード）において，サンプルの所与の面の焦点（別紙被告参考図５(ａ)の焦点３）からの散乱光は，スリットにおいてスポットとしての焦点（別紙被告参考図５(ｂ)の焦点３）に絞り込まれて当該スリットを通過するということができる。一方，サンプルの所与の面の焦点の前または後で散乱される光は，スリットにおいて焦点を結ばない（別紙被告参考図５(ａ)及び(ｂ)ではこの様子が赤色の点線で示されている。）。
したがって，被告製品（ライン照明モード）は，構成要件Ｇ－２①を充足する。
(カ)被告製品においては，顕微鏡の対物レンズを照射及び集光の双方に使用しているおり，「前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ」ているから，被告製品（ライン照明モード）は，構成要件Ｇ－２②を充足する。(キ)被告製品のブローシャ（甲３）の１２頁には，「ＲＡＭＡＮ－１１主な仕様」という表が記載されており，その中には「電子冷却ＣＣＤ検出器」と記載されている。乙６号証２５頁図４－２(ａ)を見ても，「ＣＣＤ面」と記載されており，ＣＣＤが使用されていることが分かる。したがって，被告製品の「光検出器」は電化結合素子（ＣＣＤ）であり，被告製品（ライン照明モード）は構成要件Ｇ－２③を充足する。(ク)原告らは，分光器の回折格子の直前に配置されているスリットであっても，その幅によって共焦点作用（本件発明７にいう「第一の次元の共焦点作用」）をもたらす場合ともたらさない場合があると主張し，乙７号証にはスリットの幅が共焦点作用をもたらすような幅であることの記載がないから，構成要件Ｆが開示されているとはいえないと主張するものである。
被告も，被告製品のスリットにより「第一の次元の共焦点作用」がもたらされることを認めており，スリットの幅は共焦点作用をもたらす幅であることに争いはない。
したがって，被告の構成要件Ｆについての予備的主張は理由がない。
（被告の主張）
(ア)上記ア（被告の主張）のとおり，構成要件Ａの「サンプルに光を照射して」の「光」は，スポット照明に解すべきであるから，被告製品（ライン照明モード）は構成要件Ａを充足しない。
(イ)上記イ（被告の主張）のとおり，ライン照明では，原理的に第二の次元の共焦点作用はもたらされない。被告製品（ライン照明モード）は，第二の次元の共焦点作用がもたらされるような「所与の領域」が存在しないから，構成要件Ｄ及びＧを充足しない。
(ウ)上記(ア)及び(イ)のとおり，被告製品は，構成要件Ａ及びＤを充足しないので，構成要件Ｅを充足しない。
(エ)原告らの主張(ウ)は認める。
被告は，分光器の回折格子の直前に配置されている「入口スリット」も，構成要件Ｆの「スリット」に含まれ得ると解し，被告製品には「入口スリット」と空間フィルターとを兼ねたスリットが分光器の回折格子の直前に１つ設けられていることから，被告製品の構成要件Ｆの充足性を認めたものである。


しかし，原告らは，分光器の回折格子の直前に配置されているスリットは，「入口スリット」であって，構成要件Ｆの「スリット」ではない旨主張している。仮に，原告らの主張のとおりであれば，被告製品には「入口スリット」しか設けられておらず，構成要件Ｆの「スリット」は存在しないから，構成要件Ｆの充足性について「認める」とした主張は，真実に反しかつ錯誤による主張であり，これを撤回する。(オ)被告製品（ライン照明モード）では，スリット面でもスポットではなくライン状の光であるため，「前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過」するとはいえない。よって，被告製品のライン照明モードは，構成要件Ｇ－２①を充足しない。別紙被告参考図５は，ライン照明では第二の次元の共焦点作用が原理的に生じ得ないことを，数式を使わずに直感的に理解できるように説明するために作成した模式図にすぎず，当該文脈を無視して，あたかも被告が自白をしたかのように図面を流用することは許されない。実際には，ライン照明がライン状に連続したものであって，上記模式図のように断続的なスポットで表わされるものではない。
(カ)上記とおり，被告製品は，構成要件Ａ，Ｄ，（Ｆ）及びＧを充足しないので，構成要件Ｈを充足しない。
(2)被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか
（争点２）
（原告らの主張）
ア被告製品は，スポット照明を用いる場合にも，ライン照明の場合と同様，ピンホールではなくスリットを使用していることが明らかである。したがって，被告製品は，スポット照明を用いる場合にも，本件発明７の構成要件のすべてを充足する。
イ被告は，本件明細書の実施例の記載から，第５図の線４６同士の間の領域は１７６μｍ以下であり，読取領域の幅が２２０μｍである被告製品は，構成要件Ｇ―２を充足しないと主張する。しかし，本件明細書の記載は，あくまで一実施例に関する記載にすぎず，第二の次元の共焦点作用がもたらされるか否かの一般的な閾値が１７６μmであることを述べたものではない。
ＣＣＤの読み取り幅が共焦点作用をもたらすといえるか否かは，当該読み取り幅とエアリーディスクの大きさ（直径）との関係に依存する。被告製品のレンズの開口数，倍率等の情報は開示されていないが，それらの値を適宜設定すれば，ＣＣＤの読み取り幅が２２０μｍの場合でも第二の次元の共焦点作用をもたらすことができる。単にＣＣＤの所与の領域の幅だけで共焦点作用の有無が決定されるわけではない。
ウエアリーディスクの読取領域の幅の領域の０．５～１０倍の範囲にあれば，共焦点作用がもたらされるといえる（甲１３～甲１６）。エアリーディスクの直径の典型値が「３０μｍ程度」であることは被告も自認しているところ（乙１２のスライド４６頁），２２０μｍと３０μｍの比は約７倍であるから，上記の数値範囲に含まれている。エ被告製品において選択可能な対物レンズの種類やレーザー光の波長の組み合わせによって，エアリーディスクのサイズが２２０μｍにより近い数値となる場合もある。
被告は，λ＝５３２ｎｍ，ＮＡ＝０．４５，Ｍ＝２０の場合を前提に，エアリーディスクの直径ｄを以下の計算式により計算している（乙１２・４６頁）。
ｄ＝１．２２λ／ＮＡ×Ｍ
λ：波長，ＮＡ：開口数，Ｍ：対物レンズの倍率
しかし，甲３号証（被告製品説明書）の最終頁にレーザーの標準波長として，５３２ｎｍの他に７８５ｎｍも選択可能であることが記載されている。また，「レーザー波長は各種搭載可能。ユーザーの要望に対応」と記載されていることから明らかなように，より長波長のレーザーも選択可能である。甲３号証８頁の画面には，対物レンズの倍率１００倍で，開口数０．９のものが表示されている。
この数値の組み合わせでエアリーディスクの直径を計算すると約１０６μｍであり，ＣＣＤの読取領域の幅２２０μｍはその２倍に当たる。したがって，甲１３～１６号証の記載に照らせば，この場合に被告製品において第二の次元の共焦点作用がもたらされていることは明らかである。また，ＮＡが０．４５でその他の条件は上記と同様の場合には，エアリーディスクの直径は２１２μｍであり，ＣＣＤの読取領域の幅２２０μｍとほぼ等しくなるから，この場合にも第二の次元の共焦点作用がもたらされていることは明らかである。
（被告の主張）
ア被告製品（スポット照明モード）において，入口スリットを兼ねたスリットが用いられていることは認める。この入口スリットを兼ねたスリットが構成要件Ｆを充足するか否かは，ライン照明モードの主張と同様である。イ被告製品（スポット照明モード）では，ＣＣＤ面上の垂直方向の幅２２０μｍの領域で検出を行うように設計されている。具体的には，スポット照明モードでは，垂直方向の幅２２０μｍ，水平方向の長さ約２６．８ｍｍの範囲でＣＣＤからの信号を採取している。このように，被告製品においては，ＣＣＤの読取領域の幅が２２０μｍと大きいため，第二の次元の共焦点作用が生じない。


第二の次元の共焦点作用を生じさせるためには，「サンプルの他の面から散乱する光」を検出しないようにするために，ＣＣＤの読取領域の幅を狭くすることが必要である。このＣＣＤの読取領域に関して，本件明細書には一切定義はなく，次の７欄２１～３３行に記載されているのみである。「スリット３０は一次元空間フィルタリングのみを提供し，ラマンバンド２８のそれぞれが第５図の水平方向に空間的にフィルタリングされるようにしていることが認められるであろう。しかしながら，焦点１９の外側からの若干の光が依然としてスリット３０を通過し第３図の影を付けた領域に対応する第５図の領域において受領されることがある。これを克服するには，コンピュータ２５を第３図の実施例におけると同様にプログラムして，線４４同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し，線４６同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより，垂直方向における空間フィルタリングが得られ，スリット３０により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に，完全な二次元共焦点作用が達成される。」本件明細書におけるＣＣＤの読取領域の幅に関する唯一の記載である実施例においては，第５図の線４４同士の間にある，ＣＣＤ上の幅２ピクセルからのデータだけを処理することとされている。そして，本件明細書６欄７～   ８行に   は，「   ピクセ   ルのピ   ッチは   典型的   には２   ２μｍ   以下で   よい。」と記載されている。
このように，本件明細書の唯一の記載である実施例においては，第二の次元の共焦点作用を生じさせるためのＣＣＤの読取領域として，２２μｍ以下×２ピクセル＝４４μｍ以下の幅の領域が記載されている。そして，本件明細書において，排除するべきサンプルの他の面からの光は，第５図の線４６同士の間の領域に入射するとされており，当該線４６同士の間の領域は，２２μｍ以下×８ピクセル＝１７６μｍ以下の幅の領域である。これに対して，被告製品の読取領域の幅は，２２０μｍであり，サンプルの他の面からの散乱光が入射するとされる線４６同士の間の領域の幅（１７６μｍ以下）よりも大きいことになる。
よって，本件明細書の実施例等の記載に鑑みても，ＣＣＤの読取領域の幅が２２０μｍと大きい被告製品においては，サンプルの所与の面から散乱された光のみならず，サンプルの他の面から散乱された光をも検出しているから，第二の次元の共焦点作用は生じない。被告製品では，幅２２０μｍでデータを検出する場合，垂直方向（第二の次元）における空間フィルタリングがもたらされず，本件明細書７欄３０～３３行にいう完全な二次元共焦点作用が達成されない。
したがって，被告製品（スポット照明）では，「第二の次元の共焦点作用」がもたらされないから，構成要件Ｇ－２を充足しない。ウ本件発明７における「第一の次元の共焦点作用」及び「第二の次元の共焦点作用」が得られるというのは，「何らかの」共焦点作用が得られれば良いのではなく，実用的な分解能が得られる程度の共焦点作用を奏することを意味している。
なぜならば，本件明細書８欄７－１３行には「空間フィルタとして動作するためには，スリット３０の幅は非常に小さく，典型的には１０μｍ以下でなければならない。最大値は５０μｍになろう。このように，スリット３０は，十分量の光を集めるために例えば最低２００μｍのようにずっと大きな従来のモノクロメータに普通に設けられている入口スリット，出口スリットと混同されるべきでない。」と記載され，２００μｍのスリットでは空間フィルタとして動作しないとしているが，２００μｍのスリットでも，理論的には「何らかの」共焦点作用が得られるからである。すなわち，本件発明７において，「第一の次元の共焦点作用」，「第二の次元の共焦点作用」が得られるというのは，２００μｍのスリットによって生じる共焦点作用よりも十分に大きい作用が得られることを意味している。本件発明７の特徴は，「従来技術のピンホール」をスリットと検出器の読出領域の二つの次元の制限で代替することにあるから，「２００μｍのスリット幅」と「２００μｍの読出領域幅」では，本件発明の効果を議論する上で区別する必要はない。
被告製品（スポット照明モード）では，２２０μｍの読出領域幅を有しており，そのような幅広い読出領域では，本件明細書で「空間フィルタとして動作しない」とされている２００μｍのスリットによる共焦点作用と同程度しか得られないから，「第二の次元の共焦点作用」は奏さない。なお，甲１５号証で，「エアリーディスク径の１～５倍もしくは１０倍にすることが好ましい」という記載がある。しかし，この意味は，エアリーディスク径の１０倍でも「何らかの」共焦点作用が得られるという意味でしかなく，本件発明７における点光源とピンホールの構成の代替とする「完全な二次元共焦点作用」が得られるという意味とは，全く異なるものである。
エピンホールを採用した場合と同様な実用的な分解能が得られる程度の共焦点作用は，読取領域の幅（ないしピンホール径）が，エアリーディスクの直径以下でなければ生じない。
被告製品（スポット照明モード）におけるＣＣＤの読取領域の幅は，２２０μｍに固定されている。他方，被告製品におけるエアリーディスクの直径は，原告の計算（対物レンズの倍率１００倍，開口数０．９）を前提としても最大でも約１０６μｍである。
また，被告製品において検出し得るラマン散乱光の波長は，光検出器の制約により，最も大きい場合でも１０７５ｎｍである（乙２７）。仮に，被告製品において検出し得るラマン散乱光の波長の最大値を用いて計算した場合であっても，エアリーディスクの直径（スリット位置におけるエアリーディスク）は，最大でも約１４６μｍである。
ｄ＝１．２２λ／ＮＡ×Ｍ
＝１．２２×１．０７５（μｍ）／０．９×１００
＝約１４６（μｍ）
よって，被告製品におけるＣＣＤの読取領域の幅（２２０μｍ）は，エアリーディスクの直径の最大値（１４６μｍ）よりも大きく，その約１．５倍である。
したがって，被告製品（スポット照明モード）においては，第二の次元の共焦点作用が生じていない。
オ原告らは，被告製品において，波長λ＝７８５ｎｍ，倍率Ｍ＝１００倍，開口数ＮＡ＝０．４５の場合に，エアリーディスク径ｄは，２１２μｍと計算される旨主張する。


しかし，ＮＡ（開口数）が０．４５で倍率が１００倍のレンズは，被告製品の仕様として想定されていない。被告は，このようなレンズを販売していないし，ユーザーに対してその使用を推奨するようなことも一切していない。原告らの主張するＮＡの小さなレンズは，集光効率が低く，感度の低下をもたらし，実用的でないためである。
したがって，被告製品において，原告らが主張するような条件のレンズが使用されることはないため，原告らの計算のようにエアリーディスク径ｄが２１２μｍとなることはない。
(3)被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか（争点３）
（原告らの主張）
ア本件発明８
(ア)別紙原告参考図８は，被告製品の「ＲＡＭＡＮ－１１」（別紙物件目録記載１の製品）の英語版ブローシャである甲７号証１１頁中段の図の一部を拡大したものである。
別紙原告参考図８の青線で囲った部分が，４００本のスペクトルのうちの１本のスペクトルを検出する領域，すなわち「前記光検出器の前記所与の領域」に当たる。当該領域の形状は，別紙原告参考図８から明らかなように細長い形状をしている。
よって，被告製品は構成要件Ｉを充足する。
(イ)被告製品は，本件発明７（請求項７）の構成要件をすべて充足しているから，構成要件Ｊを充足する。
(ウ)以上のとおり，被告製品は，本件発明８の構成要件のすべてを充足する。
イ本件発明９
(ア)別紙原告参考図８のとおり，青線で囲まれた領域すなわち「前記光検出器の前記所与の領域」は，スリットと直交する方向に細長く延びているから，「前記スリットを横切る方向に延在している」。よって，被告製品は構成要件Ｋを充足する。
(イ)被告製品は，本件発明７及び８（請求項７及び８）のいずれについても構成要件をすべて充足しているから，構成要件Ｌを充足する。(ウ)以上のとおり，被告製品は，本件発明９の構成要件のすべてを充足する。
ウ本件発明１０
(ア)別紙原告参考図８には複数の縦・横の白線が描かれている。この白線で囲まれた長方形の領域の個々が冷却ＣＣＤの個々のピクセルを表している。そして，同図から明らかなように，当該ピクセルは所定の位置に配列して備えられているから，当該構造は「ピクセルのアレイ」に該当する。
よって，被告製品は構成要件Ｍを充足する。
(イ)被告製品は，本件発明７～９（請求項７～９）のいずれについても構成要件をすべて充足しているから，構成要件Ｎを充足する。(ウ)以上のとおり，被告製品は，本件発明１０の構成要件のすべてを充足する。
エ本件発明１３
(ア)被告製品のスペクトルはラマン散乱光のスペクトルであるから，被告製品は構成要件Ｏを充足する。
(イ)被告製品は，本件発明７～１０（請求項７～１０）のいずれについても構成要件をすべて充足しているから，構成要件Ｐを充足する。(ウ)以上のとおり，被告製品は，本件発明１３の構成要件のすべてを充足する。
（被告の主張）
ア本件発明８について
(ア)原告らの主張ア(ア)のうち，別紙原告参考図８は，被告製品の「ＲＡＭＡＮ－１１」（別紙物件目録記載１の製品）の英語版ブローシャである甲７号証１１頁中段の図の一部を拡大したものであること，図の青線で囲った部分が細長い形状をしていることは認め，その余は否認ないし争う。同ア(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。
(イ)本件発明における「所与の領域」とは，構成要件Ｇ－２の「前記所与の領域」と「前記」なる文言が使用されていることにより，第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている領域のことをいう。しかるに，被告製品（ライン照明モード）においては，図の青線で囲った部分で，第二の次元の共焦点作用はもたらされないから，図の青線で囲った部分は，「所与の領域」に当たらない。
イ本件発明９について
原告らの主張イ(ア)のうち，図の青線で囲まれた領域がスリットと直交する方向に細長く延びていることは認めるが，その余は否認ないし争う。同イ(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。
ウ本件発明１０について
原告らの主張ウ(ア)は認める。同ウ(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。
エ本件発明１３について
原告らの主張エ(ア)は認める。同ウ(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。(4)本件発明７に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであ
るか（争点４）
ア乙３０号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－１）
（被告の主張）
(ア)本件発明７は，乙３０号証（NATURE   Vol.34720SEPTEMBER   1990）に記載された発明（以下「乙３０発明」という。）に，乙１８号証に記載された発明（以下「乙１８発明」という。）を適用することによって，当業者が容易に発明できたものである。
(イ)本件発明７と乙３０発明とを構成要件ごとに対比すると，次のとおりである。
ａ乙３０号証（３０２頁）の図（別紙乙３０号証の図参照）には，サンプル（左下の平板）にレーザー光を照射して，散乱光を得る手段が記載されているから，構成要件Ａと同一である。
ｂ乙３０号証の図には，右端に「Grating」（回折格子）があり，スペクトルを分析する手段が記載されているから，構成要件Ｂと同一である。
ｃ乙３０号証の図には，右下に「Charge-coupled-device   camera」（ＣＣＤカメラ）が記載されているから，構成要件Ｃと同一である。ｄ   乙３０   号証の   図には   ，右端   のGrating（   回折格   子）か   らの光   をM(concave)（凹面鏡）によって，ＣＣＤカメラに合焦させている。サンプルの所与の面からの散乱光が光検出器に焦点が合っているならば，必然的にサンプルの他の面からの散乱光は焦点が合っていないことになるから，「前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」である点では，構成要件Ｄと同一である。他方で，乙３０号証の図では，「所与の領域」に合焦させることが明記されていない点で，構成要件Ｄと相違する。


ｅ乙３０号証の図には，分光分析装置が記載されているから，構成要件Ｅと同一である。
ｆ本件発明７は，スリットを備えた一次元空間フィルタを通過させるのに対し，乙３０発明ではピンホールを通過させる点で，構成要件Ｆと相違する。
ｇ乙３０号証の図では，「所与の領域」が明記されていない点で，構成要件Ｇ－１及びＧ－２と相違する。
乙３０号証の図では，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，空間フィルタにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記空間フィルタを通過し，サンプルの所与の面の焦点の前または後で散乱される光は，前記空間フィルタにおいて焦点を結ばない点では，構成要件Ｇ－２①と同一である。他方で，本件発明７は空間フィルタがスリットであるのに対し，乙３０発明は空間フィルタがピンホールである点で相違する。
乙３０号証の図では，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているから，構成要件Ｇ－２②と同一である。
乙３０号証の図では，光検出器としてＣＣＤカメラが記載されており，構成要件Ｇ－２③と同一である。
ｈ乙３０号証の図には，分光分析装置が記載されているから，構成要件Ｈと同一である。
(ウ)ａ本件発明７と乙３０発明は，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｇ－１，Ｇ－２及びＧ－２①で相違点があるが，いずれも共焦点作用をピンホールで実現するか，スリットとそれと直交する光検出器の所与の領域(の読み取り)とで実現するかの相違によって生じた相違点である。そして，前記相違点は，乙１８発明に基づいて当業者が容易に想到できたものである。
ｂ乙１８号証には，本件発明７と全く同様に，スポット照明とピンホールの位置合わせの調整作業の困難性を解決すべき発明の課題として明示し，これをスポット照明と直交する２つのスリットの構成で置き換えた発明が記載されている。
乙１８号証の第２図（別紙乙１８号証の第２図参照）から明らかなように，乙１８号証にはスポット照明とピンホールに代えて，スポット照明と２つの直交するスリットで２次元の共焦点作用を奏することが記載されている。
また，乙１８号証２頁左上欄５～９行には，「位置合わせをして，この微小なピンホールに光を入射させるのが難しい。本発明の目的は，微小なピンホールに替わる，位置合わせ容易な機構を具備した共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡を提供することにある。」と記載されており，本件発明７によって解決される課題は，乙１８号証によって解決できることが記載されている。
そして，本件発明７は，乙１８号証の２つめのスリットを「光検出器の所与の領域」に置き換えたものにすぎない。光検出器で検出する光を，スリットすなわちハードウェアによって限定するか，「所与の領域(の読み取り)」すなわちソフトウェアによって限定するかは，構成上，本質的な違いではないし，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすという作用効果も同じであるから，２つめのスリットを「所与の領域」に置き換えることには，何ら創作性を要せず，当業者が容易に想到できたものである。
したがって，当業者は，乙３０発明に，乙１８発明を組み合わせることにより，乙３０発明のピンホールを２つの直交するスリットに置き換え，さらに，２つ目のスリットを光検出器の所与の領域に置き換えることは，容易に想到できたといえる。
ｃ構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２に関する相違点の容易想到性と同様に，構成要件Ｆ及びＧ－２①についても，当業者は，乙３０発明に乙１８発明を組み合わせることにより，乙３０発明のピンホールを２つの直交するスリットに置き換えることを容易に想到できたといえる。(エ)原告らは，乙３０号証の図を簡略化すると別紙原告参考図９－１になるとした上で，乙１８発明を乙３０発明に適用しても，別紙原告参考図９－２のように，第２のスリット８２とＣＣＤカメラとが離れて配置されることになるから，本件発明７のように，スリット８２をＣＣＤカメラの所与の領域（共焦点作用をもたらすような制限された読取領域）に置き換えることが容易に想到できたとはいえない旨主張する。しかしながら，乙３０号証の図には，ピンホールからの光をＣＣＤカメラに集光するために，レンズ及び凹面鏡が配置されている。Chevron-typebandpass   filterとビーム径を調整している２枚のレンズを省略して，乙３０号証の図を模式図化すると，別紙被告参考図１１－１のとおりになる。ここで，回折格子は共焦点作用とは無関係であるから，共焦点作用に関与する要素に着目して乙３０号証の図をブロック図で簡略化すると別紙被告参考図１１－２のようになる。これに，乙１８発明を組み合わせると，別紙被告参考図１１－３のようになる。別紙原告参考図９－２では，回折格子からの光をＣＣＤカメラに集光するために，更にレンズを設ける必要が生じるから，原告ら主張の光学系を，共焦点作用と関係のある要素（光を屈折させる要素）のブロック図で表すと，別紙被告参考図１１－４のようになる。このように，原告らの主張のとおり光学系を設置すると，別紙被告参考図１１－３と比べて，レンズを余分に設ける必要がある。しかし，レンズを余分に設けることは，光の損失の原因になる。また，現実のレンズでは，観念上のレンズとは異なり，どれほど精密に加工しても必ず収差があるから，レンズを余分に設けることは分解能低下の原因になる。そのため，当業者であれば，余分なレンズを含むような光学系を組むことは考えない。したがって，当業者が乙３０発明に乙１８発明を組み合わせるときには，原告らの主張するような別紙被告参考図１１－４の光学系は想到せず，別紙被告参考図１１－３の光学系を想到することになる。そして，別紙被告参考図１１－５のように，スリットをＣＣＤカメラの読取領域の制限に置き換えることは当業者が容易に想到できたことである。
（原告らの主張）
(ア)第一に，当業者が乙１８発明を乙３０発明に適用する動機付けはなく，かかる適用は当業者が容易に想到し得たことではない。乙３０発明は，分光分析を行うことを前提とした発明であるのに対し，乙１８発明は，分光分析を行うことを前提としない発明である。実際，乙１８号証をみても，分光に関しては記載も示唆もない。このように，乙３０発明と乙１８発明とは，その前提が大きく異なり，当業者が乙１８発明を乙３０発明に適用する動機付けはない。


また，かかる前提の相違があるため，仮に，乙１８発明を乙３０発明に適用しようとしても，乙１８発明の構成要素（例えば，乙１８の第１図及び第２図に示されたスリット８１，レンズ３４及びスリット８２）を乙３０発明のいずれの箇所に配置すべきかが不明である。よって，この観点からも，当業者が乙１８発明を乙３０発明に適用する動機付けはない。
被告は，乙１８号証には，本件発明７が解決する課題と同様な課題が記載されていると指摘している。しかし，問題は，乙１８発明を乙３０発明に適用することが容易に想到し得たかであるから，本件発明７と乙１８発明との関係を指摘しても意味はない。仮に，乙１８号証に，本件発明７が解決する課題と同様な課題が記載されていたとしても，乙１８発明を乙３０発明に適用する動機付けにはならない。
(イ)第二に，仮に，乙１８発明を乙３０発明に適用する動機付けがあり，かかる適用が容易に想到し得たことであったとしても，最終的に得られる発明は，少なくとも本件発明７の構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２を満たさない。
乙３０発明では，別紙原告参考図９－１（乙３０号証の図を簡略化して図示したもの）に示すように，物体からの散乱光は，ピンホールを通過し，回折格子で反射され，ＣＣＤカメラで検出される。一方，乙１８発明は，ピンホールの代わりに，２個のスリット及びレンズ，つまり乙１８号証の第１図（別紙乙１８号証の第１図参照）及び第２図に示されたスリット８１，レンズ３４及びスリット８２のセットを用いる発明である。
したがって，乙１８発明を乙３０発明に適用したとすれば，別紙原告参考図９－１のピンホールの部分に，スリット８１，レンズ３４及びスリット８２のセットを当てはめた構成になると考えるのが自然である。かかる適用により当業者が想到し得た構成が仮にあるとしても，それはせいぜい別紙原告参考図９－２に示すような構成である。このように，スリット８２とＣＣＤカメラとは離れて配置されるのであるから，スリット８２をＣＣＤカメラの所与の領域（共焦点作用をもたらすような制限された読取領域）に置き換えることが容易に想到できたとは考えられない。
(ウ)第三に，仮に，当業者が乙１８発明を乙３０発明に適用して別紙原告参考図９－３に示すような構成を容易に想到し得たとしても，最終的に得られる発明は，少なくとも本件発明７の構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２を満たさない。
被告は，別紙原告参考図９－３において，スリット８２をＣＣＤカメラの所与の領域に置き換えることは当業者が容易に想到し得たことであると主張している。
しかしながら，ＣＣＤカメラ等の光検出器にかかる領域を設けることや，スリットを光検出器のかかる領域に置き換えることについては，乙３０号証及び乙１８号証のいずれにも記載も示唆もない。乙１８発明の２つのスリットのうちの１つを光検出器の所与の領域に置き換えて，光検出器のかかる領域と残ったもう１つのスリットとを使用すること，すなわち，２つの異なる原理に基づく手段の組み合わせにより二次元の共焦点作用をもたらすことが公知であることを示す証拠は示されていないし，自明の事項ではない。
被告は，「光検出器で検出する光を，スリットすなわちハードウェアによって限定するか，『所与の領域（の読み取り）』すなわちソフトウェアによって限定するかは，構成上，本質的な違いではないし，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすという作用効果も同じであるから，２つめのスリットを『所与の領域』に置き換えることには，何ら創作性を要せず，当業者が容易に想到できたものである。」と主張しているが，これは後知恵そのものである。また，乙１８発明は，ピンホールの代わりに，２個のスリット及びレンズ，つまり乙１８号証の第１図及び第２図に示されたスリット８１，レンズ３４及びスリット８２のセットを用いる発明であり，スリット８１，レンズ３４及びスリット８２を必須の構成とするものである。よって，スリット８１を残して，スリット８２を除去したり，他の手段に変更したりすることについては阻害要因があるというべきである。また，スリット８２を除去したり，他の手段に変更したりすることについては，乙１８号証には記載も示唆もないのであるから，かかる除去や変更を行う動機付けはない。(エ)被告は，乙３０号証の図をブロック図で簡略化すると，別紙被告参考図１１－２のようになり，乙３０発明に乙１８発明を組み合わせると，別紙被告参考図１１－４に示すような構成ではなく，別紙被告参考図１１－３に示すような構成になると主張している。
しかしながら，乙１８号証の〔問題点を解決するための手段〕には，「２個のスリットとレンズとを使用して，ピンホールの役割をする光学系を構成する」と記載されている（２頁左上欄１１～１３行）から，乙３０発明に乙１８発明を組み合わせたとすれば，乙１８発明の２個のスリット及びレンズは，乙３０発明のピンホールの位置に配置されると考えるのが自然である。
また，別紙被告参考図１１－３には，「（乙３０に元からある）レンズ（レンズ＋凹面鏡）」と記載されたレンズがあるが，これは，乙３０発明に元からあるレンズと，乙１８発明のレンズとを１つにまとめたものである。しかし，乙３０発明に元からあるレンズと，乙１８発明のレンズという別個のレンズを１つにまとめるなどという発想は，乙３０号証及び乙１８号証をみても記載も示唆もない。
したがって，乙３０発明に乙１８発明を組み合わせることにより当業者が想到し得た構成があるとしても，それはせいぜい別紙被告参考図１１－４に示したような構成である。
イ乙３１号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－２）
（被告の主張）
(ア)     本件発   明７は   ，乙３   １号証   （JOURNAL   OFRAMAN    SPECTROSCOPY,Vol.22217-225(1991)）に記載された発明（以下「乙３１発明」という。）に，乙１８発明を適用することによって，当業者が容易に発明できたものであり，進歩性を欠如する。
乙３１   号証は   ，その   出版社   のウェ   ブサイ   ト（乙   ３２）   に「April1991」（１９９１年４月），「Issue4」と記載があることから明らかなとおり，本件特許権の優先日前の１９９１年４月に発行された文献である。また，乙３３号証は，１９９１年５月２２日に，科学技術振興機構が乙３１号証を受け入れたことの証明書であり，乙３１号証が優先日前に発行された文献であることは明らかである。


(イ)そして，乙３１号証の２１９頁下には，乙３０号証の図と同様な図が記載されている（別紙乙３１号証の図参照）。本件発明７と乙３１発明とを構成要件毎に対比すると，次のとおりである。
ａ乙３１号証の図には，サンプル（左下の平板）にレーザー光を照射して，散乱光を得る手段が記載されているから，構成要件Ａと同一である。
ｂ乙３１号証の図には，右端に「grating」（回折格子）があり，スペクトルを分析する手段が記載されているから，構成要件Ｂと同一である。
ｃ乙３１号証の図には，右下に「CCD-camera」（ＣＣＤカメラ）が記載されているから，構成要件Ｃと同一である。
ｄ   乙３１   号証の   図には   ，右端   のgrating（   回折格   子）か   らの光   をM(concave)（凹面鏡）によって，ＣＣＤカメラに合焦させている。サンプルの所与の面からの散乱光が光検出器に焦点が合っているならば，必然的にサンプルの他の面からの散乱光は焦点が合っていないことになるから，「前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」である点では，構成要件Ｄと同一である。他方で，乙３１号証の図では，「所与の領域」に合焦させることが明記されていない点で相違する。
ｅ乙３１号証の図には，分光分析装置が記載されているから，構成要件Ｅと同一である。
ｆ本件発明７は，スリットを備えた一次元空間フィルタを通過させるのに対し，乙３１発明ではピンホールを通過させる点で，構成要件Ｆと相違する。
ｇ乙３１号証の図では，「所与の領域」が明記されていない点で，構成要件Ｇ－１及びＧ－２と相違する。
乙３１号証の図では，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，空間フィルタにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記空間フィルタを通過し，サンプルの所与の面の焦点の前または後で散乱される光は，前記空間フィルタにおいて焦点を結ばない点では，構成要件Ｇ－２①と同一である。他方で，本件発明７は空間フィルタがスリットであるのに対し，乙３１発明は空間フィルタがピンホールである点で相違する。
乙３１号証の図では，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているから，構成要件Ｇ－２②と同一である。
乙３１号証の図では，光検出器としてＣＣＤカメラが記載されているから，構成要件Ｇ－２③と同一である。
ｈ乙３１号証の図には，分光分析装置が記載されているから，構成要件Ｈと同一である。
(ウ)本件発明７と乙３１発明は，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｇ－１，Ｇ－２及びＧ－２①で相違点があるが，いずれも共焦点作用をピンホールで実現するか，スリットとそれと直交する光検出器の所与の領域(の読み取り)とで実現するかの相違によって生じた相違点である。そして，前記相違点は，乙１８発明に基づいて当業者が容易に想到できたものである。乙３０号証を主引例とする場合について述べたとおり，乙１８号証には，本件発明７と全く同様に，スポット照明とピンホールの位置合わせの調整作業の困難性を解決すべき発明の課題として明示し，これをスポット照明と直交する２つのスリットの構成で置き換えた発明が記載されている。また，乙３１号証には，更なる改良の可能性として，ピンホールを（１つの）スリットに置き換えることが記載されている（抄訳２頁２６～３０行）。
そして，本件発明７では，乙１８発明の２つめのスリットを「光検出器の所与の領域」に置き換えたものにすぎない。光検出器で検出する光を，スリットすなわちハードウェアによって限定するか，「所与の領域(の読み取り)」すなわちソフトウェアによって限定するかは，構成上，本質的な違いではないし，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすという作用効果も同じである。
しかも，乙３１号証には，「宇宙線事象検出（cosmicrayevent）の可能性を最小化するため，分光方向に対して垂直方向には，最小限のピクセルだけを使うべきである。凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために，ＣＣＤカメラの前に円柱レンズ（図１に図示されない）が用いられた。この方法により，すべてのラマン信号が１０ピクセル（分光方向に対して垂直方向，９０％の信号は５ピクセル）以内に含まれる。これらの（ビニングされた）ピクセルのみが読みだされるので，宇宙線事象はほとんど検出されない。」と記載されている（抄訳２頁６～１１行）。乙３１発明で光検出器として用いられている液体窒素冷却低速走査ＣＣＤカメラは，WrightInstruments,EEVP8603CCD   chipであり（抄訳１頁２６～２７行），この１ピクセルのサイズは２２μｍであるから（乙３４～３６），乙３１号証には，ＣＣＤの読取領域の幅を２２０μｍに制限することが開示されているといえる。この２２０μｍの幅は，「光検出器の読取領域の幅がスポット径ないしエアリーディスク径の１０倍でも共焦点作用が生じる」という原告らの主張を仮に前提とすると，第二の次元の共焦点作用が生じ得る幅であるといえる。
したがって，２つめのスリットを「所与の領域」に置き換えることには，何ら創作性を要せず，当業者が容易に想到できたものである。(エ)上記ア（被告の主張）(エ)と同じ（ただし，「乙３０号証」「乙３０発明」はそれぞれ「乙３１号証」「乙３１発明」に読み替える。）。
（原告らの主張）
(ア)第一に，当業者が乙１８発明を乙３１発明に適用する動機付けはなく，かかる適用は当業者が容易に想到し得たことではない。その内容は，「乙３０発明」を「乙３１発明」と読み替えるほかは，上記ア（原告らの主張）(ア)と同様である。
(イ)第二に，仮に，乙１８発明を乙３１発明に適用する動機付けがあり，かかる適用が容易に想到し得たことであったとしても，最終的に得られる発明は，少なくとも本件発明７の構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２を満たさない。
その内容は，「乙３０号証」「乙３０発明」をそれぞれ「乙３１号証」「乙３１発明」と読み替えるほかは，上記ア（原告らの主張）(イ)と同様である。


(ウ)第三に，仮に，当業者が乙１８発明を乙３１発明に適用して別紙原告参考図９－３に示すような構成を容易に想到し得たとしても，最終的に得られる発明は，少なくとも本件発明７の構成要件Ｄ，Ｇ－１及びＧ－２を満たさない。
その内容は，「乙３０発明」を「乙３１発明」と読み替えるほかは，上記ア（原告らの主張）(ウ)と同様である。
(エ)被告は，乙３１号証抄訳２頁２６～３０行には，更なる改良の可能性として，ピンホールを（１つの）スリットに置き換えることが記載されており，上記記載が乙１８発明を乙３１発明に適用する動機付けになると主張している。
上記記載では，ライン照明を用いることを前提として，１つのスリットを用いている。これに対し，乙１８発明では，ライン照明ではなく，スポット照明を用いており，また，ピンホールの代わりに，１つのスリットを用いるのではなく，２つのスリットを用いている。このように，上記記載と乙１８発明とでは，その構成が大きく異なるから，上記記載があるからといって，それが乙１８発明を乙３１発明に適用する動機付けになるわけではない。
(オ)被告は，乙３１号証抄訳２頁６～１１行の記載に基づき，乙３１号証には，ＣＣＤの読取領域の幅を２２０µｍに制限することが開示されており，光検出器の読取領域の幅がスポット径ないしエアリーディスク径の１０倍でも共焦点作用が生じるという原告らの主張を仮に前提とすると，第二の次元の共焦点作用が生じ得る幅であるといえると主張している。
しかしながら，仮に，乙３１発明のＣＣＤの読取領域の幅が２２０µｍであったとしても，当該幅により共焦点作用が生じるか否かは，当該幅とエアリーディスク径との関係に依存するのであるから，当該幅が２２０µｍであることのみから，共焦点作用が生じるということはできない。
また，乙３１号証には，ＣＣＤの読取領域の幅の制限によりノイズ（宇宙線事象のノイズ）を低減することについては記載があるが，ＣＣＤの読取領域の幅（の制限）により第二の次元の共焦点作用をもたらすことについては記載も示唆もない。
さらに，乙３１発明では，ピンホールが第一及び第二の次元の共焦点作用をもたらしている。乙３１号証２２５頁左欄７～９行（抄訳２頁２８～２９行）には，「ピンホールはこの場合スリットに置き換えられる。しかし深さ方向分解能は低下する。」と記載されている。これは，ピンホールをスリットに置き換えると，第一の次元の共焦点作用のみとなってしまうからである。このことは，ＣＣＤの読取領域の幅によっては第二の次元の共焦点作用がもたらされていないことを意味する。よって，乙３１発明において，ＣＣＤの読取領域の幅（の制限）により第二の次元の共焦点作用がもたらされるとはいえないし，当業者は，ＣＣＤの読取領域の幅（の制限）により第二の次元の共焦点作用がもたらされるとは認識しない。
したがって，仮に，乙３１発明のＣＣＤの読取領域の幅が２２０µｍであったとしても，乙１８号証の２つめのスリットを光検出器の「所与の領域」（共焦点作用をもたらすような制限された読取領域）に置き換えることの動機付けにはならない。
ウ乙１８号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３）
（被告の主張）
(ア)乙１８発明は，スポット照明とピンホールで実現される共焦点顕微鏡において，スポット照明とピンホールの位置合わせの調整作業の困難性を解決すべき発明の課題として明示し，これをスポット照明と直交する２つのスリットの構成で置き換えた発明である。
(イ)乙１８発明と本件発明７を対比すると，以下のとおりとなる。
ａ構成要件Ａに対応する記載
乙１８号証２頁右上欄１３行目以下には，「レーザ１から出射したレーザ光２をレンズ３１で絞りポイントソースとする。…試料４は，レンズ３２によるポイントソースの像面に置く。試料４を透過したレーザ光をレンズ３３で集光し，スリット８１上へ絞り込む。」とあるから，サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段が記載されている。
ｂ構成要件Ｂに対応する記載
乙１８号証には，前記スペクトルを分析する手段は，記載されていない。
ｃ構成要件Ｃに対応する記載
乙１８号証の第１図及び第２図には，光検出器６が記載されている。
ｄ構成要件Ｄに対応する記載
構成要件Ｄ及びＧにおける「所与の領域」とは，「第二の次元の共焦点作用をもたらすように形成されている」領域であると解される。そして，乙１８発明では，後記のとおり，第２のスリット８２により，第二の次元の共焦点作用が生じている。また，乙１８号証２頁右上欄１６行目以下には，「試料４は，レンズ３２によるポイントソースの像面に置く。」と記載されている。さらに，２頁左下欄１０行目以下には，「スリット８２も光検出器６の出力が最大になる位置に合わせられるように，ステージ７３により移動できる。」記載されている。また，乙１８号証の第１図では，レーザ光が，試料４及びスリット８２において合焦していることが記載されている。
よって，乙１８号証には，前記スペクトルの少なくとも一つの成分をスリット８２に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記スリット８２の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段が記載されている。ただし，乙１８号証では，第２のスリット８２によって第二の次元の共焦点作用が生じているため，光検出器上ではなく，スリット８２上に所与の領域が存在する。
ｅ構成要件Ｅに対応する記載
乙１８号証１頁右下欄１行目には，共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡が記載されている。
ｆ構成要件Ｆに対応する記載
乙１８号証２頁左上欄２行目には，「共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡におけるピンホール５の役割は分解能を挙げることであり」と記載されている。また，２頁左下欄７行目以下には，「スリット８１の調整は，スリット８２をはずした状態で行い，光検出器６の出力が最大になるようにする。」と記載されている。さらに，第１図には，試料４とスリット８１が合焦していることが記載されている。よって，乙１８号証には，前記光はスリット８１を備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらすことが記載されている。
ｇ構成要件Ｇ－１及びＧ－２に対応する記載


乙１８号証には，第２のスリット８２の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して通過され，前記光検出器で検出されることが記載されている。乙１８号証２頁右上欄４行目以下には，「スリット８１の方向と交差するように，スリット８２を光検出器６の前に置き，光検出器６の出力が最大になるように，スリット８２を調整する」と記載されている。また，第１図には，試料４とスリット８２が合焦していることが記載されている。さらに，第２図には，第１のスリット８１と第２のスリット８２が，直交するように配置されることが記載されている。また，乙１８号証２頁左下欄１９行目以下には，発明の効果として，「本発明によれば，共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡におけるピンホールの位置合わせを必要とせず，その代わりに，２個のスリットの位置合せをすることになる。スリットの位置合せは一次元方向だけなので，ピンホールの位置合せと比べて非常に容易になる。」と記載されている。すなわち，乙１８号証には，ピンホールによる共焦点作用と同様の作用が，２つのスリットによってもたらされることが記載されている。
よって，乙１８号証には，前記所与の領域が，前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることが記載されている。
ｈ構成要件Ｈに対応する記載
乙１８号証には，共焦点タイプの走査レーザ顕微鏡が記載されている。
(ウ)本件発明７と乙１８発明との相違点は，次の４点である。
（相違点１）
本件発明７は，スペクトルを分析する手段を有する分光分析装置である（構成要件Ｂ，Ｅ，Ｈ）のに対して，乙１８発明は，その構成を有していない点。
（相違点２）
本件発明７は，光検出器の所与の領域のみの読出しによって第二の次元の共焦点作用を生じさせている（構成要件Ｄ，Ｇ－１）のに対して，乙１８発明は，第２のスリット８２によって第二の次元の共焦点作用を生じさせている点。
（相違点３）
本件発明７は，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているのに対し，乙１８発明は異なるレンズが用いられている点。
（相違点４）
本件発明７は，光検出器がＣＣＤに限定されているのに対し，乙１８発明では限定されていない点。
(エ)（相違点１について）
レーザー顕微鏡において，光を波長成分ごとに分ける分光を行い，スペクトルを分析することは，乙７，１１号証等に記載のとおり，周知な技術であり，本件明細書の「背景技術」の欄にも記載のとおりである。したがって，当業者にとって，引用発明に，スペクトルを分析する分光手段を付加することは，その測定の目的に応じて，容易に想到し得るものであった。
（相違点２について）
乙１８号証の第１図，第２図では，光検出器上に，又は光検出器に非常に近接して，第２のスリットが描かれている。これは，スリットを，光検出器の読取領域の制限に置き換えることを示す，又は少なくとも示唆するものである。そして，本件発明７では，乙１８発明の２つめのスリットを「光検出器の所与の領域(の読み取り)」に置き換えたものにすぎない。光検出器で検出する光を，スリットすなわちハードウェアによって限定するか，「所与の領域（の読み取り）」すなわちソフトウェアで限定するかは本質的な違いではないから（乙８～１０によれば，従来のピンホールを光検出器の微小領域に置き換えることは周知技術であった。），スリットを「所与の領域」に置き換えることは，何ら創作性を要せず，当業者が容易に想到できたものである。
したがって，相違点２は当業者が容易に想到できたものである。
（相違点３及び４について）
相違点３，４は乙３０号証に記載されており，乙１８発明に乙３０発明を適用することにより当業者が容易に想到できたものである。よって，本件発明７は，乙１８発明に，乙３０発明を適用することによって，当業者が容易に発明できたものである。
(オ)原告らは，相違点１について，乙７号証や乙１１号証の分光手段によって分光されたスペクトルを，光検出器を用いて処理するためには，受光面が複数の領域に分かれており，各領域における受光量を別個に出力するタイプの光検出器を用いる必要があるにもかかわらず，乙１８発明の光検出器は，受光面の全領域の受光量を一括して出力するタイプのものであると主張する。
しかし，乙１８発明の光検出器は，必ずしも受光面の全領域の受光量を一括して出力するタイプに限定されているわけではない。また，共焦点作用を生じさせるために複数の画素が１列に並んだ検出器を，スリットを兼ねた検出器として用いることが既に知られていた。例えば，甲８号証には，ＣＣＤラインセンサーを用いた共焦点光学系が開示されており，その【００３５】には「１次元配列型検出器１０はそれ自体がスリット開口である」との記載がある。
したがって，乙１８発明の光検出器が，複数の画素が１列に並んだ検出器である可能性が十分にある。
また，仮に乙１８発明の光検出器が受光面の全領域の受光量を一括して出力するタイプであったとしても，一般的な分光手段であるポリクロメータは，「スリット」－「レンズ（凹面鏡）」－「回折格子」－「レンズ（凹面鏡）」－「分割された検出器」で構成されているのであるから，乙１８発明に分光手段を付加するに当たって，光検出器を受光面が複数の領域に分かれており，各領域における受光量を別個に出力するタイプに変更することは，当業者が当然にすべきことである。
（原告らの主張）
(ア)被告は，相違点１について，スペクトルを分析する分光手段が周知であったことのみを理由として，かかる手段を乙１８発明に付加することが容易に想到できたと主張する。
しかしながら，ある手段が周知であったとしても，そのことのみを理由として，その手段を他の発明に付加することが容易に想到できたとはいえない。かかる付加が容易に想到できたといえるためには，それなりの動機付けが必要である。ところが，乙１８号証，乙７号証，乙１１号証等をみても，スペクトルを分析する分光手段を乙１８発明に付加することを動機付ける記載は見当たらない。
したがって，スペクトルを分析する分光手段を乙１８発明に付加することは，当業者が容易に想到できたとはいえない。


また，乙１８発明は，２つのスリット（乙１８の第１図や第２図に示されたスリット８１及び８２）を用いて共焦点作用をもたらすものである。これに対し，被告がスペクトルを分析する分光手段が周知であった根拠として指摘する乙７号証や乙１１号証に記載された発明は，いずれも２つのスリットを用いて共焦点作用をもたらすものではない。さらに，乙７号証や乙１１号証の分光手段によって分光されたスペクトルを，光検出器を用いて処理するためには，受光面が複数の領域に分かれており，各領域における受光量を別個に出力するタイプの光検出器を用いる必要があるにもかかわらず，乙１８発明の光検出器は，受光面の全領域の受光量を一括して出力するタイプのものである。乙１８発明の光検出器では，乙７号証や乙１１号証の分光手段を付加したとしても，分光されたスペクトルを，光検出器を用いて処理することができない。したがって，これらの観点からも，乙１８発明において，スペクトルを分析する分光手段を付加する動機付けはなく，かかる付加は当業者が容易に想到できたとはいえない。
(イ)被告は，相違点２について，乙１８発明において，２つ目のスリットを光検出器の所与の領域（共焦点作用をもたらすような制限された読取領域）に置き換えることは容易に想到できたと主張する。しかしながら，光検出器にかかる領域を設けることや，スリットを光検出器のかかる領域に置き換えることについては，乙１８号証には記載も示唆もない。乙１８発明の２つのスリットのうちの１つを光検出器の所与の領域に置き換えて，光検出器のかかる領域と残ったもう１つのスリットとを使用すること，すなわち，２つの異なる原理に基づく手段の組み合わせにより二次元の共焦点作用をもたらすことが公知であることを示す証拠は示されていないし，自明の事項ではない。したがって，乙１８発明において，２つ目のスリットを光検出器の所与の領域に置き換えることは，当業者が容易に想到できたとはいえない。また，乙８～１０号証は，ピンホールを光検出器の微小領域に置き換える技術は開示しているかもしれないが，２つのスリットのうちの１つのみを光検出器の所与の領域に置き換えることを開示していないことはもちろん，スリットを光検出器のかかる領域に置き換えることすら開示していない。上記技術は，二次元の共焦点作用をもたらすピンホールの代替技術であって，一次元の共焦点作用をもたらすスリットの代替技術ではないから，乙１８発明の２つ目のスリット（一次元の共焦点作用をもたらすスリット）に対して，上記技術を適用する動機付けはない。したがって，乙８～１０号証を考慮したとしても，乙１８発明において，２つ目のスリットを光検出器の所与の領域に置き換えることは，当業者が容易に想到できたとはいえない。
さらに，乙１８発明は，ピンホールの代わりに，２個のスリット及びレンズを用いる発明であり，スリット８１，レンズ３４及びスリット８２を必須の構成とするものであるから，スリット８１を残して，スリット８２を除去したり，他の手段に変更したりすることについては阻害要因があるというべきである。スリット８２を除去したり，他の手段に変更したりすることについては，乙１８号証には記載も示唆もないのであるから，かかる除去や変更を行う動機付けはない。乙１８発明において，２つ目のスリットを光検出器の所与の領域に置き換えるには，乙１８発明の複雑な改変が必要となるのであって，かかる複雑な改変を行うことが当業者にとって容易に想到できたこととは考えられない。したがって，この観点からも，乙１８発明において，２つ目のスリットを光検出器の所与の領域に置き換えることは，当業者が容易に想到できたとはいえない。
仮に，乙１８発明において，相違点１に係る構成，すなわちスペクトルを分析する分光手段を付加した場合，当該分光手段は，２つのスリット（スリット８１及び８２）と，光検出器６との間に配置されることになる。このように，スリット８２と光検出器６とは離れて配置される。この配置からみて，スリット８２を光検出器６の所与の領域に置き換えることが当業者にとって容易に想到できたこととは考えられない。したがって，この観点からも，乙１８発明において，２つ目のスリット（スリット８２）を光検出器（光検出器６）の所与の領域に置き換えることは，当業者が容易に想到できたとはいえない。
(ウ)被告は，相違点３及び４について，乙３０号証に記載されており，乙１８発明に乙３０発明を適用することにより当業者が容易に想到できたと主張する。
しかしながら，相違点３及び４に係る構成が文献に記載されていたとしても，そのことのみを理由として，その構成を他の発明に適用することが容易に想到できたとはいえない。かかる適用が容易に想到できたといえるためには，それなりの動機付けが必要である。ところが，乙１８号証及び乙３０号証をみても，かかる構成を乙１８発明に適用することを動機付ける記載は見当たらない。
したがって，相違点３及び４に係る構成を乙１８発明に適用することは，当業者が容易に想到できたこととはいえない。
(エ)被告は，相違点１について，乙１８発明の光検出器は，複数の画素が１列に並んだ検出器である可能性が十分にあると主張している。しかしながら，乙１８発明において，複数の画素が１列に並んだ検出器を使用する必要性は全くなく，かかる検出器が使用されている可能性があると考えるのは不自然である。また，乙１８発明において，スリット８２を調整する前の段階では，光が光検出器６の受光面のどの部分に到達するのかはわからないのであり，スリット８２を調整する際には，光検出器６は，受光面の全領域の受光量を一括して出力しているものと考えられる。仮に，乙１８発明において，複数の画素が１列に並んだ検出器を使用しているのであれば，各画素での受光量をすべて足し合わせた上で出力を行うという余計な処理を行うことになる。また，被告は，仮に乙１８発明の光検出器が受光面の全領域の受光量を一括して出力するタイプであったとしても，乙１８発明に分光手段を付加するに当たって，光検出器を受光面が複数の領域に分かれており，各領域における受光量を別個に出力するタイプに変更することは，当業者が当然にすべきことであると主張している。
乙１８発明に分光手段を付加し，かつ，光検出器を受光面が複数の領域に分かれており，各領域における受光量を別個に出力するタイプに変更した場合に，スリット８２の調整処理と分光処理とを両立させるためには，スリット８２の調整処理の際には，各画素での受光量をすべて足し合わせた上で出力を行い，分光処理の際には，各画素での受光量を別々に出力しなければならない。しかしながら，処理ごとに各画素の受光量の出力の仕方をこのように変えることは，乙１８号証及び被告が分光出段が記載されていると指摘する文献（乙７，１１）のいずれにも記載されておらず，当業者が容易に想到し得たことではない。エ乙７号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４）
（被告の主張）


(ア)本   件発明   は，乙   ７号証   に記載   された   発明（   以下「   乙７発   明という。）と乙８～１０号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである。
乙７号証（赤外・ラマン・振動[Ⅱ]）は，本件特許権の優先日前である昭和５８年８月３１日に頒布された刊行物である。
(イ)乙７発明を本件発明７と対比すると，以下のとおりである。
ａ構成要件Ａに対応する記載
乙７号証１３４頁左欄９～１５行には「試料は光学顕微鏡の水平な試料台上に置き，白色光でスコープ上に投影される像（最高×１０００）を観察し，分析個所を中央の定位置へＸ－Ｙ可動ステージを用いて移動し，レーザー光に切り換えて照射する。同じ対物レンズを用いてレーザービームは１μｍ（×１００）まで絞ることができる。ラマン散乱もこの対物レンズで１８０°の方向に集光され，」と記載されているから，「サンプルに光を照射して散乱光（のスペクトル）を得る手段」が記載されている。また，「レーザービームは１μｍ（×１００）まで絞る」のごとくレーザービームの大きさが１つの数値で表現されていることから，この光照射はスポット照明であることを示唆している。
また，乙７号証（１３６頁）の図３（別紙乙７号証の図３参照）には，図の上方中央付近から，レーザ光（LASER）が入射し，ミラーにより左上方のサンプル（SAMPLE）に当該光が照射されることが記載されている。そして，当該サンプルの左側には，横軸をνとし，縦軸をＩとするラマン散乱スペクトルを示唆するグラフが描かれているから，「サンプルにスポット光を照射して散乱光（のスペクトル）を得る手段」が記載されている。
ｂ構成要件Ｂに対応する記載
乙７号証１３４頁左欄１４～１６行に「ラマン散乱もこの対物レンズで１８０°の方向に集光され，ビームスプリッタを通して分光器に導かれる。」と記載されているから，「ラマン散乱光を分光する手段」が記載されている。
また，乙７号証の図３には，右上に，回折格子を示唆する，多数の刻みが描かれた格子が描かれている。回折格子は分光手段の代表例であるから，「ラマン散乱光を分光する手段」が記載されている。
ｃ構成要件Ｃに対応する記載
乙７号証１３４頁右欄６～７行に「分光された光は普通は光電子増倍管あるいは光子計数方式を用いて検出する。」と記載され，同欄第１６～１７行に「マルチチャンネル検出器もＭＯＬＥでは用いられている。」と記載されているから，「光検出器」が記載されている。また，乙７号証１３５頁右欄１３～１７行に，「図３にダイオード・マトリックス…を用いて，試料視野を少なくとも１００×１００の部分に分割した１０４個のユニットのスペクトルおよび位置の情報を比較的速い時間で得る方法を示した。」と記載され，図３の中央付近にダイオード・マトリックス（DIODEMATRIX）が描かれているから，「光検出器」が記載されている。
ｄ構成要件Ｄに対応する記載
乙７号証の図３には，サンプル（SAMPLE：上段左）からのラマン散乱光が，スリット（SLIT：上段右から２番目），回折格子（上段右）を経て，ダイオードマトリックス（DIODEMATRIX：２段目左）又は横一列又は縦一列のリニアダイオードアレイ（LINEARDIODEARRAYS：中央及び右下）に通っているから，「分光されたラマン散乱光が光検出器に通っている」構成が記載されている。
また，乙７号証１３５頁右欄２８～２９行に「図４にこのアイデアを製品化したMicrodil28の概念図を示した」と記載されていることから，１３６頁の図４は，同頁の図３に記載のアイデアを製品化した装置の概念図であることが明らかである。そして，図４から，サンプルの所与の面（左端中央付近の平行四辺形で描かれている面）と光検出器の検出面（右端中央付近の「IMAGEINTENSIFIER」の面）とが合焦していることが明らかである。
さらに，光検出器の検出面とサンプルの所与の面とが合焦しているということは，必然的に，光検出器の当該面とサンプルの他の面とは合焦していないことになる。
したがって，乙７号証の記載は，「前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段を有する」ことを示唆している。
ｅ構成要件Ｅに対応する記載
乙７号証には，分光分析装置が記載されている。
ｆ構成要件Ｆに対応する記載
乙７号証１３７頁右欄１０～１５行には，「図６にその方法を示した。これは光路中の試料の像が焦点を結ぶ適当な位置にアパーチャーを置くことで，図のａ，ｂに示したように焦点からずれた場所からの光を除くことができる。モノチャンネルモードの場合スリットもこのアパーチャーと同じ役割をするが，この場合には分解能に異方性を生じてしまう。」と記載されている。かかる記載は，アパーチャー（すなわちピンホール）を用いた場合には，一次の次元の共焦点作用と共に二次の次元の共焦点作用がもたらされるが，スリットを用いた場合には異方性，すなわち第一の次元の共焦点作用しかもたらされないことを意味する。そして，図３には，サンプルからのラマン散乱光が，Ｙ方向に開口部が延びるスリットを経て回折格子に通る構成の装置が記載されている。
したがって，乙７号証１３７頁右欄１０～１５行の記載を考慮すれば，図３には，「スリットを備えた１次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらす」ことが記載されている。
ｇ構成要件Ｇ－１及びＧ－２に対応する記載
上記ｄのとおり，乙７号証には「サンプルの所与の面と光検出器の細長い領域とが合焦していること」，すなわち，（サンプルの）所与の面からのラマン散乱光は「光検出器の細長い領域」で受けており，当該散乱光は「光検出器の細長い領域」以外では受けていないことが示唆されている。しかし，光検出器の細長い領域が，本件発明７の「（光検出器の）所与の領域」すなわち「第二の次元の共焦点作用をもたらすように形成された領域」であることは明示されていない。上記ｄのとおり，同証は「サンプルの所与の面と光検出器の横方向（＝スリットを横切る方向）に細長い領域とが合焦していること」を示唆しているが，当該細長い領域によって第二の次元の共焦点作用がもたらすことまでは明示されていない。
ｈ構成要件Ｈに対応する記載
乙７号証には，分光分析装置が記載されている。


(ウ)本件発明７と乙７発明とは，上記(イ)ａ～ｆ及びｈで一致する。他方で，本件発明７と乙７発明とは，次の点で形式的に相違する。構成要件Ｇ－１では，「前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され」と規定されているのに対し，乙７号証では「光検出器の細長い領域」が本件発明７における「所与の領域」（＝第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている領域）であることが明示されていないこと。構成要件Ｇ－２では，「第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されている」と規定されているのに対し，乙７号証には第二の次元で共焦点作用をもたらすことが明示されていないこと。
(エ)上記相違点は，優先日前の周知技術（例えば乙８～１０）に照らせば，実質的な相違ではない又は当業者が容易に想到できたものにすぎない。
ａ乙８号証（特開昭６１－２７２７１４号公報）には，ピーク値型の光検出器で一番明るい時の光量のみを検出することによって，従来のピンホールを用いた場合のように，共焦点光学系を構成できることが記載されている。
ｂ乙９号証（特開平２－２６７５１２号公報）には，従来のピンホールを用いた共焦点走査型顕微鏡では，「形成された反射光像等及びピンホールは小さいので，両者の位置合わせ非常に困難なものとなる。本発明の目的は，このような位置合わせの困難さを解消することにある。」と記載され，従来のピンホールに代えて，撮影素子（本件発明７の光検出器に相当する）の光強度の強い中心部の信号のみを使用することによって共焦点光学系を構成できることが記載されている。ｃ乙１０号証（特開平３－３３７１１号公報）には，従来のピンホールに代えて，集光された光ビームのスポットサイズ以下の大きさの画素を面上に有した前記受光部により，対応する試料上の走査点の情報のみを得るように，前記光電変換アレイを駆動する駆動手段を有する光検出器によって，共焦点光学系を構成できることが記載されている。ｄ乙７号証の図３では，横一列（＝スリットを横切る方向）のリニアダイオードアレイでサンプルからのラマン散乱光を受けることが記載されている。そして，上記周知技術に照らせば，図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域は，第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成された領域と実質的に同じと考えられる。仮に同一ではないとしても，乙８～１０号証に記載された「光検出器の単一ピクセルまたは微小領域のみを使用することによって，共焦点作用が実現される」ことに鑑みて，乙７号証のリニアダイオードアレイの領域を適宜設定することは，当業者が容易に行うことができたことである。
(オ)そして，構成要件Ｇ－２①～③については，以下のとおり，乙７号証に記載されているか，又は乙７号証及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到できたものである。
ａ乙７号証１３４頁左欄第９～１５行には「試料は光学顕微鏡の水平な試料台上に置き，白色光でスコープ上に投影される像（最高×１０００）を観察し，分析個所を中央の定位置へＸ－Ｙ可動ステージを用いて移動し，レーザー光に切り換えて照射する。同じ対物レンズを用いてレーザービームは１μｍ（×１００）まで絞ることができる。ラマン散乱もこの対物レンズで１８０°の方向に集光され，」と記載されている。ここで，「レーザービームは１μｍ（×１００）まで絞る」のごとくレーザービームの大きさが１つの数値で表現されていることから，この光照射はスポット照明であることが判る。そして，図３には，図の上方中央付近から，レーザー光（LASER）が入射し，ミラーにより左上方のサンプル（SAMPLE）に当該光が照射され，サンプルから散乱された光がミラーを透過し，レンズで集光されて，スリット（SLIT）を通過している。すなわち，乙７号証では，サンプルにスポット照明して得られた散乱光を集光してスリットを通過している。また，乙７号証には，スリットにおいて焦点を結んでいることが明記されていないが，レンズで集光してスリットを通過させる光学系で，スリットに焦点を合わせるのは当業者が当然に用いる手法である。したがって，構成要件Ｇ－２①は，乙７号証に基づいて当業者が容易に想到できたものである。
ｂ乙７号証の図３では，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているから，構成要件Ｇ－２②が記載されている。
ｃ乙７号証の図３では，検出器としてダイオード・マトリックスあるいはリニア・ダイオード・アレイが用いられているが，光検出器として電荷結合素子（ＣＣＤ）を用いることは単なる設計事項にすぎない（例えば乙３０）。
したがって，乙７号証のダイオード・マトリックスあるいはダイオード・アレイをＣＣＤとすることは当業者が容易に行うことができたものである。
（原告らの主張）
(ア)乙７発明（１３５頁右欄１０行～末行並びに図３及び４に記載されたDelhayeの発表した装置及びそれに関連する製品“Microdil28”のもの）を主引用発明とした場合，少なくとも構成要件Ｆ，Ｇ－１及びＧ－２が乙７発明に備わっているということはできない。また，乙７発明以外に関する記載や他の先行技術を考慮しても，それらの構成要件を乙７発明に取り入れることが当業者にとって容易であるとはいえない。(イ)ａ被告は，乙７号証の図３のスリット（SLIT）が構成要件Ｆの「スリット」に該当すると主張している。
しかしながら，乙７号証の図３のスリットは，分光器の回折格子（乙７の図３の右上に描かれている物体）の直前に配置されていることから，分光器の従来の入口スリットにすぎないと考えられる。分光器に入口スリットが用いられることは周知であり，構成要件Ｆの「スリット」をモノクロメータの入口スリットと混同すべきでないことについては，本件明細書８欄７～１３行で指摘しているとおりである。また，乙７号証には，図３のスリットが共焦点作用をもたらすことについて記載も示唆もない。さらに，スリットが共焦点作用をもたらすためには，当該スリットの幅が重要であるところ，乙７号証には幅に関する記載も示唆もない。共焦点作用をもたらすためには，スリットの幅が適切な範囲にあることが必要である。
したがって，スリットが乙７号証の図３に記載されているからといって，構成要件Ｆが記載されているということはできない。ｂ被告は，乙７号証１３７頁右欄１０～１５行の記載を考慮すれば，図３には，スリットを備えた１次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらすことが記載されていると主張する。しかし，上記記載は，乙７号証の異なる発明（１３７頁左欄１３行～右欄２２行に記載の発明）に関するものである。


また，乙７号証１３７頁右欄１０～１５行には，「モノチャンネルモードの場合スリットもこのアパーチャーと同じ役割をするが，この場合には分解能に異方性を生じてしまう。」と記載されている。この記載の解釈としては，「モノチャンネルモードの場合にはスリットはアパーチャーと同じ役割をするが，マルチチャンネルモードの場合にはスリットはアパーチャーと同じ役割をしない」と解釈するのが自然である。ここで，モノチャンネルモードとは，一時に一つの波長のみを検出するモードをいい，マルチチャンネルモードとは，一時に複数の波長を検出するモードをいう。
乙７発明（図３及び図４に記載された装置ないし製品）は，マルチチャンネル（モード）に関するものである。このことは，図３及び図４の題目に「マルチチャンネル検出器」と記載されていることから明らかである。
したがって，乙７号証１３７頁右欄１０～１５行に記載されたスリット技術を，乙７発明に適用する（取り入れる）動機付けはない。また，上記のように，乙７号証１３７頁右欄１０～１５行の記載からは，マルチチャンネルモードの場合にはスリットはアパーチャーと同じ役割をしないと考えられ，上記スリット技術を，マルチチャンネル（モード）に関する乙７発明に適用してもうまくいかないと考えられるから，かかる適用には阻害事由もある。
(ウ)ａ被告は，構成要件Ｇ－１，Ｇ－２に関し，周知技術に照らせば，乙７号証の図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域は，第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成された領域と実質的に同じと考えられると主張する。
しかしながら，「乙７号証の図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域」と，乙８～１０号証の領域とは別物であるから，仮に後者が第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成された領域であったとしても，前者が第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成された領域であるとはいえない。
また，被告は，乙８～１０号証の領域が「乙７号証の図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域」に対応すると考えているものと思われる。しかしながら，乙８～１０号証の領域は，二次元の縦横に並べられた素子のうちの１つであり，「乙７号証の図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域」のような横一列のものとは大きく異なる。
以上のように，「乙７号証の図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域」が，第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成された領域と実質的に同じであるということはできない。ｂ被告は，乙８～１０号証に記載された「光検出器の単一ピクセルまたは微小領域のみを使用することによって，共焦点作用が実現される」ことに鑑みて，乙７号証のリニアダイオードアレイの領域を適宜設定することは，当業者が容易に行うことができたことであると主張する。
ここで被告が指摘する乙８～１０号証に記載された「光検出器の単一ピクセルまたは微小領域」とは，上記の乙８号証の「光検出器エレメント３２」，乙９号証の「撮像素子の光強度の強い中心部」及び乙１０号証の「２次元光電変換素子（アレイ）の画素」を指すものと考えられる。
乙８～１０号証に記載された発明は，これらの領域を用いることにより，従来のピンホールに代えて，共焦点光学系を構成するものである。しかしながら，乙７発明では，ピンホールは用いられていないから，ピンホールの代替技術である乙８～１０号証の技術を，ピンホールを用いない乙７発明に適用する（取り入れる）動機付けはないといえる。
また，乙８～１０号証の領域は，二次元の縦横に並べられた素子のうちの１つであり，「乙第７号証の図３における横一列のリニアダイオードアレイの領域」のような横一列のものとは大きく異なる。よって，乙８～１０号証の技術を乙７発明に適用して，乙７発明が構成要件Ｇ－１及びＧ－２を備えるようにすることが容易であるということはできない。
(エ)被告は，構成要件Ｇ－２③について，電荷結合素子（ＣＣＤ）が乙３０号証に記載されていると指摘している。
しかしながら，電荷結合素子が文献（乙３０）に記載されていたとしても，そのことのみを理由として，電荷結合素子を乙７発明に適用することが容易に想到できたとはいえない。かかる適用が容易に想到できたといえるためには，それなりの動機付けが必要である。ところが，乙７号証及び乙３０号証をみても，電荷結合素子を乙７発明に適用することを動機付ける記載は見当たらない。
したがって，電荷結合素子を乙７発明に適用することは，当業者が容易に想到できたとはいえない。
オ乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５）
（被告の主張）
(ア)乙１６号証（高感度ラマン分光法の最近の動向と半導体超薄膜への応用）は，本件特許権の優先日前である平成２年に発行された論文である（乙１７）。
(イ)本件発明７と乙１６号証に記載された発明（以下「乙１６発明」という。）を対比すると，以下のとおりである。
ａ構成要件Ａに対応する記載
乙１６号証６頁３１行目以下には，「図２の(ａ)と(ｂ)は，Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線による励起で，シリコン（１００）ウェーハの５２０ｃｍ－１付近のピーク測定を行った時の，ＰＳ－ＰＭＴの二次元画像である。」と記載されている（図２につき別紙乙１６号証の図２参照）。
したがって，乙１６号証には，「サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段」が記載されている。
ｂ構成要件Ｂに対応する記載
乙１６号証５頁２４行目以下には，「図１に我々の使用している分光光学系の概略を示す。トリプル・ポリクロメータ分光器としてはＤｉｌｏｒ社のモデルＸＹを使用した。」と記載されている。また，７頁には，図１（別紙乙１６号証の図１参照）が掲載されている。したがって，乙１６号証には，「前記スペクトルを分析する手段」が記載されている。
ｃ構成要件Ｃに対応する記載
乙１６号証５頁３１行目以下には，「検出器としては，ストレート側にＩＰＤＡ検出器（Ｄｉｌｏｒ社のゴールドモデル）を，サイド側に切り換え用の反射鏡を使ってＰＳ－ＰＭＴ（ＩＴＴ社のモデルＦ４１４６Ｍ）を設置した。」と記載されている。
したがって，乙１６号証には，「光検出器」が記載されている。
ｄ構成要件Ｄに対応する記載
光検出器の画像である，図２(ａ)及び(ｂ)において，散乱光は，微小なスポットになっている。


よって，乙１６号証には，「前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」が記載されている。
ｅ構成要件Ｅに対応する記載
乙１６号証の図１のように，乙１６発明は「分光分析装置」である。
ｆ構成要件Ｆに対応する記載
乙１６号証６頁３６行目には，「入射スリットの幅１００μｍ」と記載されている。また，６頁３５行目には，「Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセル」とあり，６ページの９行目には「検出器のピクセル・サイズ２５μｍ」と記載されている。
よって，散乱光の広がり（スポットサイズ）は，７５μｍから１００μｍである。
ｇ－１構成要件Ｇ－１に対応する記載
乙１６号証６頁３７行目以下には，「図２の(ｃ)は，(ｂ)のデータを用いてＹ方向に５ピクセルずつ加算して得たラマン・スペクトルである。」と記載されている。また，図２の下の説明文にも，「(ｃ)は５ピクセルを加算して得られたスペクトル。」と記載されている。よって，乙１６号証には，前記光検出器の前記５ピクセルで受ける光が，前記５ピクセル外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出されることが記載されている。
ｇ－２構成要件Ｇ－２に対応する記載
乙１６号証６頁３５行目には，「Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセル」とあり，また，６頁９行目には「検出器のピクセル・サイズ２５μｍ」と記載されている。
よって，散乱光の広がり（スポットサイズ）は，７５μｍから１００μｍである。
また，図２(ｃ)の５ピクセルの幅は，１２５μｍである。
ｇ－２①構成要件Ｇ－２①に対応する記載
乙１６号証６頁３６行目には，「入射スリットの幅１００μｍ」と記載されている。また，６頁３５行目には，「Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセル」とあり，６頁９行目には「検出器のピクセル・サイズ２５μｍ」と記載されている。
よって，散乱光の広がり（スポットサイズ）は，７５μｍから１００μｍである。
ｇ－２③構成要件Ｇ－２③に対応する記載
乙１６号証５頁３１行目以下には，「検出器としては，ストレート側にＩＰＤＡ検出器（Ｄｉｌｏｒ社のゴールドモデル）を，サイド側に切り換え用の反射鏡を使ってＰＳ－ＰＭＴ（ＩＴＴ社のモデルＦ４１４６Ｍ）を設置した。」と記載されている。
ここで   ，「Ｐ   Ｓ－Ｐ   ＭＴ」   は，Position    SensitivePhoto-MultiplierTubesの略で，すなわち位置検出型光電子増倍管である。
ｈ構成要件Ｈに対応する記載
乙１６号証の図１のように，乙１６発明は「分光分析装置」である。(ウ)本件発明７と乙１６発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
（一致点）
「サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
前記スペクトルを分析する手段と，
光検出器と，
前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出
器に合焦させない手段と
を具備する分光分析装置。」
（相違点１）
本件発明７では「前記光はスリット３０を備えた一次元空間フィルタ３１を通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし」（構成要件Ｆ），「前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリット３０を通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばず」（構成要件Ｇ－２①）であるのに対して，乙１６発明ではそのような構成が明記されていない点。
（相違点２）
本件発明７では「前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されて」（構成要件Ｇ－２）いるのに対し，乙１６発明ではそのような構成か否か不明である点。
（相違点３）
本件発明７では「サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ」（構成要件Ｇ－２②）ているのに対し，乙１６発明では「単色レーザから集光レンズとビーム入射用小ミラー（または小プリズム）を経て試料に至る照射光学系」である点。
（相違点４）
「光検出器」について，本件発明７では「電荷結合素子である」（構成要件Ｇ－２③）のに対し，乙１６発明では「マイクロ・チャンネルプレートおよびその後段の二次元の位置検出機構を有し，高エネルギー粒子線などによるパルス・ノイズの影響をうけないフォトン・カウンティング用の低雑音光電子増倍管」としての「位置検出型光電子増倍管」である点。
(エ)本件発明７は，乙１６発明に基づいて当業者が容易に想到できたものである。
ａ相違点１について
(ａ)乙１６発明は，文献に記載された数値から，エアリーディスク径の最小値を計算することができる。乙１６号証７頁８行以下には，サンプルからスリットまでの倍率Ｍは１００倍であること，６頁３１行には，光源の波長は５１５ｎｍであることが記載されている。よって，入射スリットの位置における，エアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，以下のとおりである。
ｄｍｉ   ｎ＝（１．２２λ／ＮＡ）×Ｍ＝（１．２２×０．５１５／１）×１００＝６３［μｍ］
乙１６発明の入射スリット位置におけるエアリーディスク径は，６３μｍ以上である。ここで，入射スリットの幅は１００μｍなので（６頁３６行），入射スリット幅は，エアリーディスク径の１．６倍以下である。
したがって，「ピンホール径，スリット幅又は検出器の読取幅がエアリーディスク径の１０倍以下であれば共焦点作用が生じ得る」という原告の主張を前提とすれば，乙１６発明においても，入射スリット位置において第一の次元の共焦点作用（構成要件Ｆ）が生じている。


(ｂ)乙３８号証（「赤外・ラマン・顕微分光法講習会」のテキスト）は，遅くとも，本件特許権の優先日前である平成３年１月２２日に刊行された刊行物である。
乙３８号証７６頁６～９行には，「共焦点顕微鏡は検出器に微小なピンホールかスリットを必要とし，回折格子分光器もまた微細なスリットを入射部に必要とするのであるから，この２つの光学系はそのまま結合してメリットを相乗してくれる」と記載されている。乙３８号証には，共焦点作用を生じさせるためのスリットと回折格子分光器の入射部に設ける入射スリットとを「結合」し，１つのスリットによって兼用させること，すなわち入射スリットによって第一の次元の共焦点作用を生じさせることを開示ないし示唆している。しかも，乙３８号証のテキストが使用された「赤外・ラマン・顕微分光法講習会」は，ラマン顕微鏡についての初心者をも対象としたものであり，そのテキストに記載された事項は，当時において，既に当該技術分野では基礎的な事項であり，周知技術であった。したがって，当業者には，「入射スリット」と「一次元空間フィルタ」を兼用させる合理的な動機があり，相違点１の前段の「前記光はスリット３０を備えた一次元空間フィルタ３１を通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし」（構成要件Ｆ）という構成を容易に想到し得たものである。
(ｃ)また，入射スリットであれ，第一の次元の共焦点作用をもたらすためのスリットであれ，分光分析装置に用いられるものであれば，観測したい面と当該スリットとが焦点が合うように位置合わせをするのは当然である。
したがって，当業者は，相違点１の後段の「前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリット３０を通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばず」（構成要件Ｇ－２①）という構成を容易に想到し得たものである。
ｂ相違点２について
(ａ)乙１６発明において，入射スリットの位置から検出器の位置までの倍率は１．２倍であるから，検出器の位置でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，以下のとおりである。
ｄｍｉｎ＝６３［μｍ］×１．２＝７６［μｍ］
乙１６発明の検出器の位置におけるエアリーディスク径は，７６μｍ以上である。ここで，検出器の読取領域の幅は，５ピクセルすなわち１２５μｍなので（６頁９行目，７頁１行目），エアリーディスク径の１．７倍以下である。
したがって，「ピンホール径，スリット幅又は検出器の読取幅がエアリーディスク径の１０倍以下であれば共焦点作用が生じ得る」という原告の主張を前提とすれば，乙１６発明においても，検出器の位置において第二の次元の共焦点作用（構成要件Ｇ－２）が生じている。
(ｂ)相違点１について述べたように，乙１６発明に乙３８号証を組み合わせることにより，入射スリットの幅を十分に狭くして第一の次元の共焦点作用を生じさせることは，当業者が容易に想到し得たことである。さらに，乙１８号証において開示されているように，第１スリットと直交する第２スリットを設けることで，第１スリットによる第一の次元の共焦点作用と直交する方向からの，第二の次元の共焦点作用を得ることも，当業者が容易に想到し得たことである。
そして，乙１０号証５頁左下欄６行～右下欄４行記載のとおり，スリットに代えて，光検出器の読取領域の制限によって，共焦点作用を得るということは，周知技術であった。また，乙８～１０号証には，ピンホールに代えて，光検出器の読取領域の制限によって，共焦点作用が得られるという周知技術が記載されているから，直交する２つのスリットの内，第２スリットによる共焦点作用を，光検出器の読取領域の制限に置き換えることは，当業者にとって容易であった。
したがって，乙１６発明に，乙３８号証，乙１８号証，乙８～１０号証を組み合わせて，相違点２を想到することは容易であった。
ｃ相違点３について
ラマン分光装置において，「サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられている照射系」を採用することは，本件特許権の優先日前に周知の事項であるといえる。
そして，乙１６発明において，その「単色レーザから集光レンズとビーム入射用小ミラー（または小プリズム）を経て試料に至る照射光学系」を上記周知の「サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられている照射系」に置換することには，何ら阻害要因がなく，構成を簡単化するという十分なる動機付けが存在するといえる。
そうすると，乙１６発明において，相違点３の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものといえる。
ｄ相違点４について
乙１６号証４頁５～８行には，「今回我々は超微弱信号の検出を目的としているので，以上の理由によりＰＳ－ＰＭＴを採用することにした。但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択はことなってくることを注意しておく。」と記載されている。
このことから，乙１６発明において，その「位置検出光電子倍増管」の替わりに「ＣＣＤ検出器」を採用することには，十分な動機付けが存在しているといえ，また置換に何ら困難性もない。そうすると，乙１６発明において，相違点４の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものといえる。
(オ)原告らの構成要件Ｄに係る主張について
原告らは，構成要件Ｄの「サンプルの他の面から散乱された光」及び「サンプルの他の面から散乱された光を光検出器に合焦させない」ことが，乙１６号証に開示されていない旨主張する。
しかし，乙１６発明は，ラマン顕微鏡に関するものであるから，「サンプルの所与の面からの散乱された光」のみならず，「サンプルの他の面から散乱された光」も生じ得ることは技術常識であるので，当業者にとっては記載されているに等しい事項である。さらに，光学系においては，原則として，ある１つの面に対しては，１つの合焦面が対応することは技   術常識   である   から，   「サン   プルの   所与の   面から   散乱さ   れた光（が）前記光検出器の所与の領域に合焦」している場合には，「サンプルの他の面から散乱された光（が）前記光検出器に合焦」しないことは，当然のことにすぎない。
したがって，構成要件Ｄは，乙１６号証に，少なくとも記載されているに等しい事項である。


(カ)原告らの相違点１（構成要件Ｆ）に係る主張についてａ原告らは，被告のエアリーディスク径の計算について，入射スリットの位置におけるエアリーディスク径（別紙原告参考図１０－１及び２のＡＤ２）の大きさを求めるものではない旨主張する。被告が算出したのは，光源の波長（原告のいうλ１）を用いて計算した，入射スリットの位置におけるエアリーディスク径（原告のいうＡＤ２）の最小値ｄｍｉ   ｎである。サンプルから発生するラマン散乱光の波長λ２がλ１と異なることを考慮しても，乙１６発明のエアリーディスクの直径（ＡＤ２）の最小値は６３μｍであるため，入射スリット（１００μｍ）の位置において，第一の次元の共焦点作用が生じている。
被告の計算においては，波長λとして，光源の波長５１５ｎｍ（原告のいうλ１）を用いた。ラマン散乱においては，入射光よりも波長が長いラマン散乱光（ストークス散乱）と，入射光よりも波長が短いラマン散乱光（アンチストークス散乱）とが発生する（乙６・５頁）。そして，通常は，ストークス散乱光の方がアンチストークス散乱光よりも強度が強いため，ラマン分光分析の実験においては，強度の強いストークス散乱光のみを用いる。実際に，乙１６発明において検出されているラマン散乱光もストークス散乱光である。
乙１６発明のように，ラマン散乱光がストークス散乱光である場合には，散乱光の波長λ２は，光源の波長λ１よりも長い（λ２＞λ１）。
したがって，被告の計算式において，λ２を用いてＡＤ２を計算したとしても，その最小値ｄｍｉ   ｎが６３μｍである，という結論は変わらない。
ｂレンズの開口数ＮＡには，正確には，レンズの物体側（サンプル側）の開口数ＮＡ物体   側と，レンズの像側（光検出器側）の開口数ＮＡ像側がある。ＮＡ物   体側，ＮＡ像   側及びレンズの倍率Ｍは，以下のような関係にある（乙２８。甲２０・９７頁４－２８式と４－２９式からも容易に導くことができる。）
ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×Ｍ
したがって，エアリーディスク径ＡＤ２は，ＮＡ物体   側又はＮＡ像側を用いて，以下のように記載される。
ＡＤ２＝１．２２×λ／ＮＡ像側
＝（１．２２×λ／ＮＡ物体側）×Ｍ
すなわち，レンズの開口数として，レンズの物体側の開口数ＮＡ物体側を用いて表記するか，レンズの像側の開口数ＮＡ像   側を用いて表記するかによって，計算式中の「×Ｍ」の有無が定まる。甲２０号証９６頁１３行に，「像側の開口数を（ＮＡ）ｉｍ   ｇとすると，」と記載されているのも，この趣旨である。
また，被告は，エアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎの計算において，上記のＮＡ物体   側を用いた計算式を使い，かつ，ＮＡ物体   側として，空気中での最大値１を用いて計算した。その理由は，乙１６発明のレンズの倍率Ｍは１００倍であるから，ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×１００であり，ＮＡ物体   側の方がＮＡ像側よりも大きい。そして，ＮＡ   物体側及びＮＡ   像側は，空気中ではいずれも１を超えないが，ＮＡ像側は，大きい方のＮＡ物体   側が１を超えないという条件に制約されるため，ＮＡ物体   側が１の場合の次式がスリットにおけるエアリーディスク径（ＡＤ２）の最小値である。
ｄｍｉｎ＝（１．２２×λ／ＮＡ物体側（最大値））×Ｍ
＝（１．２２×λ／１）×Ｍ
被告は，上式を用いて，エアリーディスク径（ＡＤ２）の最小値ｄｍｉｎが６３μｍであるという計算を行ったのである。ｃ原告らは，乙３８号証のスリットの位置における，試料の所与の面の焦点からの光が一点に集光されているのに対し，乙１６号証のスリットの位置における，試料の所与の面の焦点からの光は線状になっているため，これらを組み合わせることができない旨主張する。まず，乙１６発明においては，スリットで，光は線状にはなっていない。この点，シリンドリカルレンズの焦点距離が短い場合には，光の形状は，若干楕円状になりうる。しかしながら，乙１６発明においてシリンドリカルレンズは，非点収差を補正するためのものであるため，対物レンズからの光をスリットに集光している凸レンズと比べると，焦点距離が長く光を屈折させる力が弱いレンズが用いられたはずである。このような場合，スリットにおける光の形状は，シリンドリカルレンズの有無によってほとんど変形せず，線状ないし楕円状というよりは点状とみなせるものであったと考えられる。
さらに，乙１６発明において，シリンドリカルレンズは，焦点であるスリットの真近に置かれている。そして，このように焦点に近い位置に置かれたレンズは，焦点の形状をほとんど変化させない。この点からも，スリットにおける光の形状は点状であったといえる。仮に，乙１６号証において焦点距離の短いシリンドリカルレンズが使われており，スリットにおける光のスポットが，若干楕円状になっていたとしても，スリットの幅方向（短辺方向）には焦点を結んでいるので，スリットによる第一の次元の共焦点作用は生じることになる。スリットで生じる第一の次元の共焦点作用（構成要件Ｆ）は，スリットの幅方向（短辺方向）に生じるものであって，この方向には，シリンドリカルレンズによる光の広がりはない。
したがって，仮に，乙１６号証において焦点距離の短いシリンドリカルレンズが使われており，スリットにおける光のスポットが，若干楕円状になっていたとしても，第一の次元の共焦点作用（構成要件Ｆ）は奏することになるので，乙１６発明と乙３８号証に記載の発明を組み合わせて構成要件Ｆを想到することは，当業者にとって容易に行うことができたものである。
(キ)原告らの相違点１（構成要件Ｇ－２①）に係る主張について原告らは，乙１６発明においては，シリンドリカルレンズが用いられているため，散乱光は，入射スリットの位置において線状になっているから，当業者は構成要件Ｇ－２①を想到できなかった旨主張する。しかしながら，そもそも，上記(カ)で述べたとおり，乙１６発明においては，スリットで，光は線状にはなっていない。