引用発明の構成は，前記第２，３(1)のとおりである。引用発明においては，カード式使い捨て検査具を携帯型分析器の挿入口に挿入すると，自動的に携帯型分析器内の試薬容器押圧手段が作動され，カード式使い捨て検査具の開口部を通って試薬容器（校正液）がセンサ部に流れ，センサの校正が行われる。（【００１５】）
(3)引用発明２について
引用例２（甲２）によれば，引用発明２は，次のとおりの発明であると認められる。
引用発明２は，試料温度の制御が重要である生物学的試料の電気化学的分析に基づく携帯用診断システムを対象とし，特に，携帯用診断システムに用いる取り外し可能かつ使い捨て可能な試料採取カートリッジについて，所定のセットポイントまでの迅速な温度上昇と正確な制御を行うことかできる温度制御のためのシステムに関する。（２頁左下欄５～１０行目）
分析室に恒久的に設置された分析装置では，試料分析時の温度の制御が容易に行われるものの，小型の携帯用装置の場合には，これが当てはまらないことから，製造容易で迅速に安定化し，正確な試料温度制御のできる携帯用血中ガス分析装置や他の類似の装置の必要性がある。（２頁左下欄１７～２３行目）引用発明２の主たる目的は，携帯用分析装置と共に用いられる，簡単で応答が迅速であり，試料温度を正確に制御し得る温度制御システムを提供することにある。
（２頁左下欄２４行～右下欄６行目）
そこで，引用発明２は，次のような構成をとった。
試料を受け入れて電気化学的測定を行うように設計された調整済みの電気化学セルを含む使い捨てカートリッジであり，電気化学セルはセンサチップ上に搭載され，センサチップ部材上に抵抗性加熱要素が設けられる。抵抗性加熱要素への電気的入力は，非接触温度検出装置によりサーモスタット的に制御され，検出装置は，センサチップの外表面の温度を監視し，通常の温度制御回路を通して抵抗性加熱要素への入力を制御する。（３頁左上欄６～１６行目）
温度検出入力は，温度を迅速かつ正確に検出するプローブ３０により与えられる。センサチップ４２は，複数の電極５０を含み，かつ，曲折した抵抗加熱要素５２を担持する。べース部材４４には，センサチップ４２の外表面を露呈するために外部窓となる中央開口５６を備える。中央開口５６は，温度検出の目的でプローブ３０がセンサチップ４２の外表面６０を直線的に臨むための開口５８と一直線に置かれる。プローブ３０により検出された信号は，制御回路２４へ伝達され，電力を周知の方法で制御する。（３頁右上欄１行～左下欄４行目）温度制御システムは，受け部５４へのカートリッジの挿入により自動的に付勢される。プローブ３０と温度制御回路２４は，電気化学セル中の溶液温度を，安定時，約３７.５℃に制御すべく設計されている。プローブ３０によって検出される実際の温度は，セル中の実際の溶液温度を表すように，制御回路中で数字的に補償されてもよい。（３頁左下欄５～２７行目）
１０：ハウジング
１６：接続ブロック
１８：コネクタ要素
２２：カートリッジシステム
２４：制御回路
２６，２８：導体
３０：プローブ
３４：保持具
４０：頂部部材
４２：センサチップ
４４：ベース部材
４６，４７：ポート
４８：電気化学セル容積
５０：電極
５２：抵抗加熱要素
５４：受け部
５６：中央開口
５８：開口
６０：外表面
（引用発明２の電気化学セル中の誘引外傷性温度刺激反応を含む試料溶液の温度制御を示すコンピュータで作成したプロット）
２取消事由１（相違点２の判断の誤り）について
(1)検討
相違点２に係る本願発明の構成とは，要するに，センサ部の温度を計測し，加熱手段の使用の有無を判定し，センサ部を「所定温度」にしておくものであるが，この操作がセンサ部への較正液の導入前に行われるものであることは，本願発明の構成上明らかである。また，本願発明が「予熱」をするものであること，そして，本願発明の目的が，前記１(1)のとおり，冷蔵庫から出してすぐの使い捨て検査具であっても，冷蔵庫から出して常温に戻されている使い捨て検査具であっても同じように使える使い捨て検査具を提供することを目的としていること，予熱処理を行わないのは，センサ部の温度が常温である場合としていること（なお，加熱処理を行わないセンサ部の温度が常温（室温）を超えることはない。）にかんがみれば，「所定温度」とは，「常温」（室温）のことをいうものと理解される。審決は，①引用発明の携帯型分析器に引用発明２を適用して，非接触温度検出装置と抵抗加熱要素を設けて分析時の温度制御を行うとともに分析時と同じ温度で較正を行えるようにすることは，当業者が容易になし得るとした上で，②ある温度に設定するために，温度が所定の温度より低い場合には予熱して高い場合には予熱しないことは，通常の温度制御方式にすぎないと判断する。これに対して，原告は，引用発明２にはセンサ部を予熱するとの技術思想はなく，引用発明と組み合わせても相違点２に係る本願発明の構成にはならない旨の主張をする。
そこで，以下，検討する。
引用発明２は，上記１(2)のとおりであり，センサチップ部の外表面温度を監視することを介して試料溶液の温度を制御し，試料溶液の分析時に求められる温度（実施例では３７.５℃）に一定化するものである。そして，引用例２には，較正プロセスについての記載も，冷蔵保存していた場合の問題点の記載もない。そうすると，引用発明の較正プロセスに引用発明２の温度制御システムを適用することが，直ちには動機付けられるとはいえない。
また，仮に，引用発明の較正プロセスに引用発明２の温度制御システムを適用することが容易であるとしても，引用発明に引用発明２を組み合わせたものは，常に分析時に求められる試料溶液の温度に一定化するとの構成しか有しておらず，センサ部の温度が所定の温度より低い場合にセンサ部を予熱するという相違点２に係る本願発明の構成には至らない。
しかも，本願発明においては，予熱する場合（常温より低い場合）と予熱しない場合（常温の場合）とのいずれかが選択される以上，当然，予熱しなくてもいい場合（常温の場合）があることが前提であり，冷蔵保存していたものを常温に戻すとの課題を認識しなければ，このような構成をとることは通常あり得ない。したがって，温度が所定の温度より低い場合には予熱し，高い場合には予熱しないことは，引用発明等に開示されていない，特有の技術課題である。
(2)被告の主張に対して
原告は，本願発明は，較正液の加熱前の溶液温度のばらつきによって生じる目標温度までの加熱時間のばらつきをなくすものであるとし，これに応じて，被告は，本願発明にはそのような作用効果はないと反論する。


平成２３年７月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年(行ケ)第１００４２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年６月２３日
判   決
原告             株式会   社モー   リス訴訟代理人弁理士          山根広   昭被            告          特許庁   長官指定代   理人           根岸克   弘
内山    進
田村正   明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１０－２１５９号事件について平成２２年１２月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について，特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は，本願商標が商標法４条１項１１号所定の商標に該当するかである。
１特許庁における手続の経緯
原告は，下記本願商標について，第３１類「釣り用餌」を指定商品として平成２１年２月３日に商標登録出願をしたが，平成２１年１１月１６日付けで拒絶査定を受けたので，平成２２年２月１日，これに対する不服の審判を請求した。
［本願商標］
特許庁は，上記請求を不服２０１０－２１５９号事件として審理をした上，平成２２年１２月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は平成２３年１月１１日原告に送達された。
２審決の理由の要点
本願商標と下記引用商標とは，外観上の差異を有するが，「キープ」の称呼及び「確保すること」の観念を共通にするものであるから，互いに相紛らわしい類似の商標といえる。
また，本願商標の指定商品「釣り用餌」と引用商標の指定商品「釣り具」は，いずれも釣り用の商品であって，特に需要者，販売場所，用途を共通にするものといえるから，類似する商品と認められる。
したがって，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当する。
［引用商標］
登録番号第５０３９１６６号
登録出願平成１８年６月２９日
設定登録平成１９年４月６日
指定商品第２８類「釣り具」
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本願商標の出所識別標識としての認定の誤り）(1)審決が，本願商標について，「魚図形は，本願指定商品である「釣り用餌」の対象となる魚を認識させるにすぎないから，「キープ」の文字とを一体として認識するべき特段の事情もないものである。」（２頁２行～４行），「本願商標は，前述のとおり，魚図形部分は，自他商品の識別標識としての機能を有するものではなく，「キープ」の文字と「ＢＡＳＩＣ」の文字とは，観念上も視覚上も一体とすべき理由がないものであり，「キープ」の文字部分も取引者，需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。」（２頁末行～３頁４行）と判断したことは，いずれも誤りである。
すなわち，原告は，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字商標を使用して，「釣り用餌」を販売し（甲１３，１４），楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と，魚図形と，魚図形に重ねて記載されたペットマーク（本願商標では「キープ」の文字）との配置を概ね統一している。また，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字，及び，所定のデザインで配置された楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形は，それぞれ「釣り用餌」を指定商品とする原告の登録商標であり（甲１５，１６），楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と，魚図形と，当該魚図形に重ねたペットマークとを概ね統一したデザインで配置した結合商標についても，原告は複数の商標登録を取得している（甲１７～２３）。
そして，審決前に，釣り専門雑誌において，「ＢＡＳＩＣ」ブランドについての広告や，原告商品を用いた実演記事が掲載されており（甲２４～２７），原告は，このような釣り専門雑誌だけでなく，大手釣り具店や釣り場による原告商品の実演講習会を開催し，一般消費者に対する原告商品の普及を図っている。したがって，遅くとも審決時には，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字，又は，所定のデザインで配置された楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形を有する商標は，原告の商品群を表示する出所識別標識として，釣り業界の取引者，需要者に相当程度広く認識されている。
このため，本願商標では，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字，所定のデザインで配置された楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形，及び，所定のデザインで配置された楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形と「ペットマーク」との全体印象が，それぞれ出所識別標識として機能し得るのである。(2)本願商標のように，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないのである（最高裁平成１９年（行ヒ）２２３号平成２０年９月８日第２小法廷，つつみのおひなっこや事件最高裁判決）。


この点，審決は，「本願商標は，中央に大きく表してなる「キープ」の文字部分も自他商品識別機能を有するというべきであり，該文字に相応して「キープ」の称呼及び「確保すること」の観念を生ずるものと認められる。」（２頁５行～７行）とし，「「キープ」の文字部分も取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える」（３頁３行～４行）と認定している。しかし，「キープ」の文字部分が，中央に大きく表してなるからといって，取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというほどではない。前出の最高裁判決における結合商標についての類否判断の枠組に沿って，原告の現実の営業実態を鑑みれば，本願商標が，「キープ」の文字以外の部分からも，出所識別標識としての「ベーシック」の称呼，及び，「ＢＡＳＩＣ」の語から生じる観念を想起させることは，上述したとおりである。したがって，本願商標において，「キープ」の文字部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとの審決の認定は誤りであり，本願商標の構成部分の一部である「キープ」の文字を抽出し，この部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，つつみのおひなっこや事件最高裁判決における結合商標についての類否判断の枠組に反し，許されないのである。
２取消事由２（引用商標の類似範囲の認定の誤り）引用商標は，標準的なフォントで記載されたものではなく，特に「Ｋ」の文字がやや大きく記載され，かつ，「ｐ」の文字の円弧部分の上部が，「ｅｅ」の中心を横断し，「ｅｅ」の左側まで伸ばされている点において，看者に強い印象を与え，また，引用商標は「キープ」の称呼や，英語の「Ｋｅｅｐ」の語から想起される観念を生じさせ得るが，それとともに片仮名表記の「キープ」の文字が想起されるわけではない。
しかも，引用商標と同一又は類似の商品を指定し，かつ，「キープ」の称呼や観念を含む商標は，引用商標の他にも，複数併存登録されている（甲１～３，１１及び１２）。すなわち，本件の審決時において，特許庁での登録例によれば，引用商標の指定商品「釣り具」を含み，かつ，「キープ」の称呼及びその観念を含む登録商標は，原告が確認した限りにおいて６件あり（そのうちの１つは引用商標である。），これらの登録商標は，特許庁の判断において互いに非類似と判断されているのである。さらに，引用商標には，外観上に差異があるにも関わらず，称呼及び観念が共通するという点において，自他商品の出所に混同が生じるというような特段の事情もない。
したがって，引用商標について，称呼及び観念が共通するという点のみにおいて，商標法４条１項１１号における商標の類似の範囲を規定するべきではなく，審決が，「本願商標と引用商標とは，外観上の差異を有するが，「キープ」の称呼及び「確保すること」の観念を共通にするものであるから，互いに相紛らわしい類似の商標というのが相当である。」（２頁１７行～１９行）と判断したことは誤りである。
３取消事由３（類否判断についての予備的主張）
本願商標が，「ＢＡＳＩＣ」の文字を含む結合商標であることを考慮すると，本願商標の構成部分の一部である「キープ」の文字部分を抽出し，当該部分を引用商標と比較して，当該部分における称呼や観念が共通したとしても，本願商標の一部の称呼や観念が共通するにすぎないので，本願商標と引用商標とは，商標法４条１項１１号の適用において，類似すると判断されるべきものではない。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
本願商標は，「キープ」の文字，「ＢＡＳＩＣ」の文字及び魚図形が外観上分離して看取されるものであり，かつ，それぞれの構成部分に観念上のつながりはないから，これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない。また，原告の主張する取引の実情を考慮しても，一般に，シリーズ商品のペットマークは，それのみでも使用され，独立して自他商品識別標識として機能し得るところ，原告のシリーズ商品であるＢＡＳＩＣシリーズも，常に，シリーズ商品マークである「ＢＡＳＩＣ」の文字とペットマークである「キープ」，「底一番」，「ミッド」，「サラ」，「魔法の粉」等の文字とが一体不可分に使用されているわけではなく，ペットマークのみでも使用されているものであり，しかも，ＢＡＳＩＣシリーズが周知であるとはいえない。そうすると，本願商標は，構成中「キープ」の文字部分も，取引者，需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから，本願商標から「キープ」の文字部分を抽出して他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されるものである。
したがって，本願商標は，「キープ」の文字部分より，「キープ」の称呼及び「確保すること」の観念をも生ずるというべきである。
２取消事由２に対し
引用商標がデザイン化した「Ｋｅｅｐ」の文字から成り，その外観上に特徴を有するとしても，そのデザイン化の程度は「Ｋｅｅｐ」の文字を書したものと容易に認識できる範囲内のものである。そして，「Ｋｅｅｐ」の文字は，「確保すること」の意味を有し，「キープ」と発音される英語として我が国でも親しまれており，「キープ」の文字も「Ｋｅｅｐ」の英語を原語とする外来語として同様に親しまれているものであるから，需要者が，英語の「Ｋｅｅｐ」の文字から，前記外来語の「キープ」を想起することも決して少なくないというべきであり，欧文字と片仮名との表記上の相違があるからといって，印象を異にするという強い理由にはならない。しかも，「Ｋｅｅｐ」の語が，引用商標の指定商品である「釣り具」との関係において，品質等を表す語として，一般に使用されている事実は見当たらないことよりすれば，本願商標と引用商標との類否を判断するに当たり，引用商標の外観上の特徴を軽視するわけではないが，両商標を「確保すること」の観念及び「キープ」の称呼を共通にする類似の商標であると認定，判断した審決に誤りはない。また，原告の提出した引用商標以外の登録例は，外観上，他の語と一連に，又は他の語と一部を接して，全体を同書，同大の文字で一体不可分に表されているものであり，「キープ」の称呼と「確保すること」の観念を生ずるとはいえないものであるから，本願商標とは事案を異にするものである。
３取消事由３に対し


本願商標は，外観，観念，称呼及び取引の実情を総合勘案すれば，「キープ」の文字部分を他の構成部分から分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず，「キープ」の文字部分からも出所識別標識としての称呼，観念が生ずるものであり，その結果，本願商標と引用商標とは，「キープ」の称呼及び「確保すること」の観念を共通にするものであるから，両商標は類似の商標というべきである。
第５当裁判所の判断
１本願商標及び引用商標について
(1)本願商標は，外観上，全体が縦長の長方形から成り，上部約３分の１の領域は，濃い無地の背景であって，その中央部分に，白抜きで横長の楕円の輪郭及びその内部に横書きした「ＢＡＳＩＣ」の欧文字が配置されている。下部約３分の２の領域は白色系の背景であり，その左下から右上にかけて写実的な手法で魚の図形の頭部から胴部までが描かれ（腹部は，ぼかされている。），その魚図形の上に重なる形で中央やや右寄りに，白く縁取りした「キープ」の片仮名文字が強調して縦書きされており，「キープ」の各文字は，「ＢＡＳＩＣ」の各文字の縦横とも３倍以上の大きさで面積としての大きさは１０倍ほどとなっている。そうすると，本願商標からは，その文字部分に相応して，「ベーシック」，「キープ」又は「ベーシックキープ」の称呼が生じ，また，「ＢＡＳＩＣ」が「基本的な」を意味する形容詞の英語として，「キープ」が「確保する」を意味する動詞の英語として，それぞれ一般的に知られていること，そして，両者が文法上意味のあるつながりを持つものではなく，配置も離れていることからすると，本願商標からは，上記の２つの単語から別々の２つの観念が生じ，さらに，写実的な魚図形から魚の観念も生じるものと認められるが，それぞれの観念には関連性がないものと理解される。なお，本願商標の指定商品は，「釣り用餌」である。
(2)引用商標は，外観上，「Ｋｅｅｐ」の欧文字を横書きし，右端の「ｐ」の文字の円弧を描く部分の先頭部が中央の２つの「ｅ」の文字を貫くとともに，「Ｋ」の文字の右斜め下への部分が上方に湾曲しながら延伸され，全体がややデザイン化されている。
そうすると，引用商標からは，その文字部分に相応して，「キープ」の称呼と「確保する」という観念が生じるものと認められる。なお，引用商標の指定商品は，「釣り具」である。
２取消事由１（本願商標の出所識別標識としての認定の誤り）について(1)原告は，審決が，本願商標について，「魚図形は，本願指定商品である「釣り用餌」の対象となる魚を認識させるにすぎないから，「キープ」の文字とを一体として認識するべき特段の事情もないものである。」，「本願商標は，前述のとおり，魚図形部分は，自他商品の識別標識としての機能を有するものではなく，「キープ」の文字と「ＢＡＳＩＣ」の文字とは，観念上も視覚上も一体とすべき理由がないものであり，「キープ」の文字部分も取引者，需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。」と認定したことが誤りであると主張する。
しかしながら，本願商標は，前記１(1)のとおり，そのほぼ中央部に強調して大きく「キープ」の文字が縦書きされており，当該文字部分は，外観上，相対的に小さな「ＢＡＳＩＣ」の文字と離間して配置されて結合しておらず，頭から背中の部分を特殊化することなく配した魚の図形は，「キープ」の文字部分の背景となるにすぎないような地模様の態様であり，しかも，観念上それぞれの文字と図形の間に関連性がないことを考慮すれば，「キープ」の文字部分は，本願商標の指定商品の取引者，需要者に注目されて強い印象を与えるものと認められ，出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとの審決の上記認定に誤りはないものといわなければならない。(2)この点について原告は，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形と当該魚図形に重ねて記載されたペットマークとが配置された商標を使用して，「釣り用餌」を販売していること，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形と当該魚図形に重ねたペットマークとを配置した複数の結合商標を，それぞれ商標登録していること，審決前に，釣り専門雑誌において「ＢＡＳＩＣ」ブランドについての広告や原告商品を用いた実演記事を掲載していることなどを根拠に（甲１３～２７），遅くとも審決時には，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字，又は，所定のデザインで配置された楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形を有する商標は，原告の商品群を表示する出所識別標識として，釣り業界の取引者，需要者に相当程度広く認識されているから，「キープ」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとの審決の認定が誤りであると主張する。しかしながら，本願商標のほぼ中央部に強調して大きく「キープ」の文字が縦書きされていることは，前記認定のとおりであり，仮に，楕円に囲まれた「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形と当該魚図形に重ねたペットマークとを配置した標章が，原告の販売する商品群を表示する出所識別標識として，本願商標の指定商品の取引者，需要者に一定程度認識されているとしても，「ＢＡＳＩＣ」の文字が一般に通用している単語であることと，魚図形が地模様の印象を持つことに照らせば，「キープ」の文字こそが本願商標において識別力を有する要部であることは明らかである。したがって，原告主張の上記事実関係により，本願商標に接した上記取引者，需要者が「キープ」の文字部分に注目するという事実が左右されるものではない（なお，原告が援用する他の商標登録事例（甲１５～２３）は，「キープ」の文字を含まない部分に識別力が認められるか（甲１５，１６），あるいは，他の文字に識別力が認められるもの（甲１７～２３）であって，「キープ」の文字に識別力を認めるべき本願商標とは異なる。本願商標において，「ＢＡＳＩＣ」の文字と魚図形のみで出所識別機能を有するものでないことは明らかである。）。


平成２８年３月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ネ）第１００９８号特許権侵害差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２２年(ワ)第４６２４１号
口頭弁論終結日平成２８年２月１０日
判     決
控訴人      メンター・グラフィクス・
コーポレーション
同訴訟代理人弁護士     城山康文
同             岩瀬吉和
同                山本健策
同             後藤未来
同      弁理士     山本秀策
同補佐人弁理士       市川英   彦
被控訴人      日本イ   ヴ株式   会社
同訴訟代理人弁護士     塚原朋一
同                   岡田   誠
同              友村明   弘
同             髙      梨      義      幸同訴訟復代理人弁護士     関   根   みず奈
同補佐人弁理士      佐藤   睦
同              伊   藤   健太郎
主     文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の物件を使用し，譲渡し，輸入し，貸渡し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。３被控訴人は，その占有にかかる原判決別紙物件目録記載の物件を廃棄せよ。４被控訴人は，控訴人に対し，３億３０００万円及びこれに対する平成２２年１２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
６仮執行宣言
第２事案の概要（略称は原判決に従う。）
１控訴人は，発明の名称を「エミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路」とする特許第３５８８３２４号（本件特許）の特許権者であるところ，本件は，控訴人が，原判決別紙物件目録記載の物件（被告各製品）は，本件発明１，３ないし７（本件各発明）の技術的範囲に属し，被控訴人による被告各製品の輸入及び販売等の行為は，控訴人が有する本件特許権を侵害していると主張して，被控訴人に対し，①特許法１００条１項に基づき，被告各製品の使用，譲渡，輸入，貸渡し及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め，②同条２項に基づき，その占有する被告各製品の廃棄，③民法７０９条に基づき，損害賠償として３億３０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２２年１２月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は，①被告各製品は本件発明１，３ないし７の文言侵害にも均等侵害にも当たらず，その技術的範囲に属しない，②被告各製品について本件発明５及び６の間接侵害も成立しない，として控訴人の請求を全部棄却した。そこで，控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
２前提事実
原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点
当審において新たに主張された争点(4)オ（無効理由５・乙６４〔米国特許第５８５０５３７号公報。以下「乙６４公報」という。〕を引用例とする新規性又は進歩性欠如）を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。
第３争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は，以下の１のとおり訂正し，以下の２のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」の第３記載のとおりであるから，これを引用する。
１原判決の訂正
(1)原判決３０頁２３行目の「構成要件１Ｃ」とあるのを，「構成要件１Ｄ」と訂正する。
(2)原判決８９頁１２行目の「甲６６の２」とあるのを，「甲６３の２」と訂正する。
(3)原判決１１０頁６行目から７行目の「別紙Ｄ－Ⅱ」とあるのを，「別紙Ｄ－Ⅲ」と訂正する。
２当審における当事者の主張
(1)争点(1)ウ（「部分走査レジスタ」（構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆ）の充足性）について
〔控訴人の主張〕
原判決は，本件明細書等の【０００５】，【００２６】及び第２次補正と同日付けで提出された意見書（甲５８の４，乙１８）の記載を根拠として，走査クロックの周波数をエミュレーション・クロックの周波数よりも高くすることは，信号出力線の数が信号入力線の数よりも少ないという走査レジスタ及び部分走査レジスタの構造にも基づくものであり，部分走査レジスタの構造的特徴と密接に関連するとした上で，本件各発明の「部分走査レジスタ」は，「部分走査レジスタをして信号状態値を漏れなく捉え走査バスに出力するように走査クロックを制御するため，その信号出力線が信号入力線よりも少ないことに起因して，走査クロックの周波数をエミュレーション・クロックの周波数よりも高くして，これを印加するものをいう」と解し，いわゆる並列入力－並列出力タイプのレジスタは，信号入力線と信号出力線の本数が等しいことから，構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆにいう「部分走査レジスタ」には当たらないと判断した。
ア「部分走査レジスタ」から，信号出力線と信号入力線の本数が等しいレジス
タは除外されないこと


(ア)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そして，本件各発明の「部分走査レジスタ」とは，構成要件１Ｄにあるように作動するレジスタであれば，Ａタイプのものには限られず，Ｂタイプのレジスタであってもよいのであって，このような理解は，以下のとおり，本件明細書等の記載や本件各発明の技術内容とも整合し，技術常識に照らしても正当である。(イ)本件明細書等には，「部分走査レジスタ」がＡタイプのレジスタに限定される旨の記載はなく，また，「部分走査レジスタ」の出力線の数，入力線の数，それらの多寡等に着目した記載もない。本件明細書等において，唯一，Ａタイプのレジスタが「部分走査レジスタ」と呼ばれているのは，【図８ｂ】及びその説明部分であるが，これは，本件各発明の「一実施形態」である旨明記されている（【００２８】）。
(ウ)本件明細書等の記載に照らせば，【図８ｂ】の実施態様としては，Ａタイプだけではなく，Ｂタイプのレジスタの実施態様も含まれる。すなわち，【図８ｂ】に示された例における，論理素子の総数（１２８個）や，その中から選択される部分集合の大きさ（４分の１）は，例示であり，他の態様もあり得るとされる（【００１５】，【００２８】参照）。そこで，１２８個の論理素子のうちの１６分の１の部分集合（全部で８個の論理素子）を選択して，当該部分集合（８個の論理素子）の信号状態値を捉えて出力するという実施態様が考えられる。この場合，部分走査レジスタ１３５に供給される信号状態値は８個であり，これは，８個のフリップフロップからなるセット（Ｆｆ０）に供給される。他方，【図８ｂ】の例における，マルチプレクサのセット（Ｍ０，Ｍ１及びＭｎ）や，他のフリップフロップのセット（Ｆｆ１，Ｆｆ２及びＦｆｎ）は，入力すべき信号状態値を持たず，この例では不要となる。この場合の，部分走査レジスタ１３５の構成例を示すと，別紙１の図４のようになる。この図４の例において，部分走査レジスタの信号出力線の数（８本）は信号入力線の数（８本）と等しく，これはＢタイプのレジスタである。したがって，本件明細書等の【図８ｂ】の実施態様としては，Ａタイプだけではなく，Ｂタイプのレジスタも含まれる。この点からも，本件各発明の「部分走査レジスタ」からＢタイプのレジスタが除外されるとは解されない。(エ)本件各発明は，「部分走査レジスタ」及び「再構成可能なネットワーク」を用いて，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，選択された論理素子の部分集合の信号状態値の記録を（部分走査レジスタが）選択的に捉えて出力し，かつ，選択的出力の対象となる論理素子の部分集合を，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，再コンパイルすることなく再構成可能とした点に特徴がある。しかるに，Ａタイプのレジスタを用いても，Ｂタイプのレジスタを用いても，かかる技術的特徴による本件各発明の作用・効果は等しく実現ないし具体化される。当該技術的特徴との関係で，論理素子の部分集合の信号状態値の記録を捉えて出力するように動作させるレジスタの構造が，ＡタイプかＢタイプかによって違いはない。このように，本件各発明の技術内容に照らしても，「部分走査レジスタ」からＢタイプのものが除外される理由はない。(オ)さらに，本件特許の優先権主張日当時，「ｓｃａｎ    ｒｅｇｉｓｔｅｒ」（スキャンレジスタ）又はその訳語の「走査レジスタ」の用語は，信号入力線の数と信号出力線の数が等しいＢタイプのレジスタを特に除外することなく用いられており（甲８２～８４），本件発明の「部分走査レジスタ」をＡタイプに限定する理由はない。
イ部分走査レジスタを駆動する走査クロックの周波数は，エミュレーション・クロックの周波数よりも高い態様のみに限定されないこと仮に本件明細書等の【０００５】の記載を根拠に技術的範囲を限定するとしても，【０００５】には，走査クロックをオペレーティング・クロック（エミュレーション・クロック）に「適切に比例」させる旨記載されているだけで，前者の周波数が後者の周波数よりも高いとは記載されていない。一般にＹがＸに「比例」するという場合，ＹのＸに対する割合が所定の値であること（Ｙ＝ｋ×Ｘの関係にあること）を意味するが，Ｙの値がＸの値よりも大きい場合のみを意味するものではなく，ＹとＸとが等しい場合（Ｙ＝１×Ｘの関係にある場合）も，ＹはＸに「比例」することになる。したがって，【０００５】の「オペレーティング・クロックに適切に比例した走査クロック」という記載から，走査クロックの周波数が，オペレーティング・クロックの周波数よりも高いことは導かれない。
また，本件明細書等の【００２６】には，「全ＬＥ２００の追跡データの全走査を出力するための走査レジスタ１０８の一実施形態例」に関して，走査クロックの周波数が，作動エミュレーション・クロックに比例して適切に分割されるべきことが記載されている。しかし，そもそもこれは，全走査レジスタ，しかもその「一実施形態例」に関する記載であって，「部分走査レジスタ」の全ての実施形態に妥当すべきものではない。


さらに，意見書（甲５８の４，乙１８）の記載は，「部分走査レジスタ」についての説明ではあるが，かかる説明から，「部分走査レジスタ」の全ての実施形態において，必ず走査クロックの周波数がエミュレーション・クロックの周波数よりも高くなければならないこと，又は，Ｂタイプのレジスタにおいては，信号状態値を漏れなく捉えるために，走査クロックの周波数がエミュレーション・クロックの周波数よりも高い必要がないことは，いずれも導かれない。以上のとおり，本件各発明の「部分走査レジスタ」を駆動する（印加される）走査クロックの周波数はオペレーティング・クロック（エミュレーション・クロック）の周波数よりも高い場合に限定されるとする原判決の判断は誤りである。ウエミュレーション・クロックよりも高い周波数を有する走査クロックの印加により使用可能とされることの意義は，Ａタイプか，Ｂタイプかによって異ならな
いこと
仮に原判決のように，エミュレーション・クロックよりも高い周波数を有する走査クロックの印加によって使用可能とされる点を，本件各発明の「部分走査レジスタ」の必須の要件と解したとしても，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける複数の論理素子の信号状態値の記録をレジスタが漏れなく捉えて出力するために，当該レジスタに印加する走査クロックの周波数をエミュレーション・クロックの周波数よりも高くする必要があるのは，以下のとおり，捉えて出力する信号状態値の数が当該レジスタの出力線の数よりも多いことに起因するのであり，レジスタの構造（ＡタイプであるかＢタイプであるか）によるものではない。(ア)すなわち，Ａタイプのレジスタの例として，別紙１の図８（本件明細書等の【図８ｂ】に加筆したもの）において，部分走査レジスタ１３５は，各々８個のフリップフロップからなる４個のフリップフロップセット（Ｆｆ０，Ｆｆ１，Ｆｆ２，Ｆｆｎ）を含んでいる。部分走査レジスタ１３５の出力部分に位置するフリップフロップセットＦｆｎに着目すると，Ｆｆｎを構成するフリップフロップの数（８個）に対応して，Ｆｆｎを駆動する走査クロックの１クロック・サイクル当たり８個の信号状態値を出力する。そこで，例えば，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける各論理素子（ＬＥ１～ＬＥ４とする。）の信号状態値（Ａ１～Ａ４とする。各々は８個の信号状態値からなり，合計で３２個の信号状態値である。）を部分走査レジスタ１３５が漏れなく捉えて出力するためには，走査クロックの周波数をエミュレーション・クロックの周波数よりも４倍以上高く設定する必要がある。これは，部分走査レジスタの出力線の数（Ｆｆｎを構成するフリップフロップの数である８本）よりも多数の信号状態値（上の例では３２個）を捉えて出力させることに起因する。
(イ)同様に，Ｂタイプのレジスタの例として，別紙１の図９では，８個の論理素子（４０１～４０８）の出力が，マルチプレクサ３００を介して，Ｂタイプのレジスタ１００に供給される。そこで，例えば，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける各論理素子（４０１～４０８）の信号状態値（Ａ１～Ａ８）のうち，２個以上の論理素子（例えば４０１～４０４の４個）の信号状態値（Ａ１～Ａ４）をレジスタ１００が捉えて出力するためには，走査クロックの周波数をエミュレーション・クロックの周波数よりも４倍高く設定する必要がある。これは，上記図８の場合と同様，レジスタ１００の出力線の数（上記の例では１本）よりも多数の信号状態値（上の例では４個）を捉えて出力させることに起因する。
(ウ)被控訴人の主張について
ａ被控訴人の主張ア(イ)ｂについて
被控訴人は，別紙１の図９の態様においては，走査クロックが「再構成可能なネットワーク」であるマルチプレクサに印加されているが，本件明細書等には，かかる構成の言及はなく，その示唆もない旨主張する。
しかし，別紙１の図９は，一般にＢタイプのレジスタに関しても，エミュレーション・クロックに「適切に比例した」走査クロックを印加する必要があることを説明するためのモデルであって，走査クロックをカウンタに印加すること等の具体的構成を含めてそれ自体を侵害態様として主張したものではない。別紙１の図９においては，マルチプレクサ３００につながれた「カウンタ」や，当該「カウンタ」に走査クロックを印加することは必須の要素ではなく，この点は，甲７８（１０～１３頁）及び甲７９（５～７頁）の説明において，「カウンタ」やこれに印加する走査クロックが特に用いられていないことからも裏付けられる。別紙１の図９において重要な点は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの複数の信号状態値（Ａ１～Ａ４）がマルチプレクサ３００を介して順次レジスタに供給される点である。そして，別紙１の図９の構成のうち，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける複数の信号状態値が，マルチプレクサを介して順次レジスタに供給される点は，被告各製品とも共通する。
したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
ｂ被控訴人の主張ウについて
被控訴人は，別紙１の図９においては，レジスタの前段にマルチプレクサが設けられ，マルチプレクサの入力の切替えにより，信号状態値が順次レジスタに供給される構成とされているが，かかる態様の「部分走査レジスタ」は，本件明細書等に開示されていないばかりか，「再構成可能なネットワーク」であるマルチプレクサ３００に走査クロックが印加されるような本件各発明の態様も，本件明細書等には開示されておらず，さらに，別紙１の図９に示されるような態様が本件明細書等の記載から実施し得ることについての主張立証もない旨主張する。しかし，本件特許の優先権主張日当時，ランダムアクセススキャン方式（甲７９の５頁図Ａ）や乙６４（図７Ｃ）を始めとして，レジスタの前段に設けたマルチプレクサの入力を切り替えて，複数の信号状態値を順次レジスタに供給する構成は一般に知られていた。
また，本件明細書等の図１１には，論理素子（ＬＥ）アレイ１０２からの全ての信号状態値（例えば，論理素子が全部で１２８個の場合は１２８個の信号状態値）をマルチプレクサ１１０６を介して走査レジスタ１１０８に供給する構成が開示されている。マルチプレクサ１１０６の出力線の数は入力線の数より少ないから，マルチプレクサ１１０６に入力された１２８個の信号状態値は同時に出力されることはできず，マルチプレクサ１１０６の入力を切り替えることで順次出力されて走査レジスタ１１０８に供給されることになる。
そうすると，本件明細書等に接した当業者は，「部分走査レジスタ」について，レジスタ１２０のようなレジスタを採用し，その前段にマルチプレクサを設けて，被告各製品のような態様で実装できることを認識できたものである。したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。


エフレキシブルプローブにおける「部分走査レジスタ」について●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
〔被控訴人の主張〕
ア「部分走査レジスタ」から，信号出力線と信号入力線の本数が等しいレジス
タは除外されること
(ア)控訴人の主張ア(ア)及び(イ)について
控訴人は，本件明細書等には，「部分走査レジスタ」をＡタイプのレジスタに限定される旨の記載も，「部分走査レジスタ」の出力線の数，入力線の数，それらの多寡等に着目した記載もなく，構成要件１Ｄのように作動するレジスタであれば，Ａタイプのものには限られず，Ｂタイプのレジスタであってもよい旨主張する。しかし，控訴人の上記主張は，構成要件１Ｄにおいて，単に「レジスタ」と規定するのではなく，あえて「部分走査レジスタ」という限定的な用語を選択したことと矛盾する上，控訴人が第２次補正と同日付けで提出した意見書（甲５８の４，乙１８）において，「部分走査レジスタ」が構成要件１Ｄに規定されるような処理を実現する手段又は構成としては，「エミュレーション・クロックを適切に分周した走査クロックを部分走査レジスタに与えること」が必要である旨述べていることと矛盾する。そして，本件明細書等の【０００５】には，「部分走査レジスタ」にオペレーティング・クロック（エミュレーション・クロック）に「適切に比例」した走査クロックを適用することが記載され，【００２８】にも，「部分走査レジスタ」が複数のフリップフロップとマルチプレクサとが鎖状に連結された構成であることが記載され，【図８ｂ】にも同様の構成が図示されているのであって，本件明細書等には，「部分走査レジスタ」について，信号出力線の数を信号入力線の数よりも減少させる構成が明示されている。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(イ)控訴人の主張ア(ウ)及びウ(イ)について控訴人は，「部分走査レジスタ」の一態様として，別紙１の図４の構成及び図９のレジスタ１００の構成が含まれる旨主張する。
ａ別紙１の図４及び図９の態様は，本件明細書等で開示されている「部分走査レジスタ」とは，構成及び動作態様ひいては技術的思想が全く異なること別紙１の図４及び図９の構成とでは，少なくともマルチプレクサへの「走査クロック」の印加の有無に違いがあるものの，控訴人は，要するに，「部分走査レジスタ」の態様として把握する限りにおいては，「部分走査レジスタ」にはごく汎用的なフリップフロップを配置（又はそれを複数個並列に配置）する構成が含まれる旨主張していることになる。
しかし，本件明細書等に開示されている「部分走査レジスタ」は，【図８ｂ】のとおり，複数のフリップフロップが鎖状に連結され，あるフリップフロップの出力が次のフリップフロップの入力になる構成であって，データが並列に入力され，データの各ビット値が直列に出力される，いわゆる「走査」（スキャン）処理のための構成を備えるもののみであって，信号出力線の数が信号入力線の数よりも少ない。これに対して，別紙１の図４や図９の態様は，複数のフリップフロップを単に配置又は並べただけであって，各フリップフロップの出力及び入力は相互に関連せず，信号出力線の数は信号入力線の数よりも少なくならない。このように，別紙１の図４及び図９の態様は，本件明細書等で開示されている「部分走査レジスタ」とは，構成及び動作態様ひいては技術的思想が全く異なるのであって，これが「部分走査レジスタ」に含まれ得ることは，本件明細書等には記載も示唆もない。ｂ本件明細書等において「再構成可能なネットワーク」に「走査クロック」が印加される構成は一切言及がなく，その示唆すらないことまた，控訴人の前記主張によれば，「再構成可能なネットワーク」であるマルチプレクサに「走査クロック」が印加される構成（別紙１の図９）も，本件各発明の技術的範囲に含まれることになる。
しかし，本件明細書等においては，「部分走査レジスタ」に「走査クロック」が印加されることの記載はあるが（【０００５】等），「再構成可能なネットワーク」に「走査クロック」が印加される構成は一切言及がなく，その示唆すらない。本件各発明においては，「再構成可能なネットワーク」は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルを最小単位として，観察対象となる論理素子を選択する機能を有するが，特定のクロック・サイクルにおいて，信号出力線の数を当該クロック・サイクルにおいて選択された論理素子の信号状態値の数よりも小さくすることは，「部分走査レジスタ」がその役割を果たすこととされている。これに対して，別紙１の図９では，「再構成可能なネットワーク」であるマルチプレクサ３００に対し「走査クロック」が印加され，本来「部分走査レジスタ」が担っていた役割をも，「再構成可能なネットワーク」において実現しようとするものである。このような構成は，本件明細書等に一切開示されていないばかりか，本件各発明とは別個の技術的解決手段を採用したものというほかない。
ｃしたがって，控訴人の前記主張は，失当である。
(ウ)控訴人の主張ア(エ)について


控訴人は，本件各発明の技術内容に照らしても，「部分走査レジスタ」からＢタイプものが除外される理由はない旨主張する。
Ｂタイプのレジスタである別紙１の図４及び図９の構成が「部分走査レジスタ」に含まれるとの控訴人の主張を前提とすると，例えば１２８個の論理素子が選択可能であり，「再構成可能なネットワーク」として４：１マルチプレクサを用いる場合，フリップフロップを３２個並べた構成を含むこととなる。また，別の例として７６８個の論理素子が選択可能であり，４：１マルチプレクサを用いる場合を考えると，１９２個ものフリップフロップを並べた構成も含むこととなる。しかし，この場合，再コンパイルなしに動的に選択が可能となる論理素子の数を多く確保しようとすれば，並列に配置するフリップフロップの数が増え，それにしたがって出力線の数も増加するから，多数のＩ／Ｏピンを占有することとなる。他方，そもそもＩ／Ｏピンは無数ではないから，フリップフロップを並列に配置する手法では，再コンパイルなしに動的に選択が可能となる論理素子の数を多く確保することが困難となる。一方，控訴人の主張を前提に，マルチプレクサの入力数を増やし並列に配置するフリップフロップの数の増加を抑えるという構成も考えられないではないが，マルチプレクサの入力を増やすにつれ，マルチプレクサにおける遅延が増大し，マルチプレクサによる切替速度が遅くなる（動作可能周波数が低くなる）結果，特定の１クロック・サイクルにおいて観察対象とされる論理素子の信号状態値を漏れなく出力するためには，結局は，エミュレーション・クロックの周波数を低くする必要が生じ，エミュレーション及びデバッグの効率が著しく悪化する。また，マルチプレクサの入力が増えれば，マルチプレクサに入力される制御信号のビット数が増加し，信号経路選定の輻輳が増加する。
したがって，上記構成は，本件各発明の課題を解決するどころか，むしろ阻害するものであるから，かかる構成が本件各発明及び「部分走査レジスタ」の一態様に含まれるとする控訴人の主張は，失当である。
(エ)控訴人の主張ア(オ)について
控訴人は，甲８２ないし８４を引用して，「走査レジスタ」の用語法に照らすと，「部分走査レジスタ」をＡタイプに限定する理由はない旨主張する。しかし，甲８２は，ＣＭＯＳの回路設計に関する文献であって，エミュレータに関する文献ではないから，その記載内容をエミュレータに適用することはできない上，「部分走査レジスタ」ないし「走査レジスタ」自体の構成ではなく，その配置の仕方を示したものにすぎず，Ｂタイプのレジスタと同一の構成が開示されていることも読み取れない。
甲８３は，論理ＬＳＩの診断方式であるスキャンの方法について述べたものであって，エミュレータにおける走査レジスタの構成を示したものではないから，その記載内容をエミュレータに適用することはできない上，甲８３のスキャンレジスタ１０は，信号出力線の数が信号入力線の数より明らかに少ないから，Ｂタイプのレジスタではない。
甲８４は，論理ＬＳＩの診断方式であるスキャンの方法について述べたものであって，エミュレータにおける走査レジスタの構成を示したものではないから，その記載内容をエミュレータに適用することはできない上，甲８４には，書き込みと読出しが並列的に（同時に）行われても良い旨記載されているのみであり，「並列にロードされ並列に出力されてもよい」などとは記載されていない。したがって，甲８２ないし８４は，いずれも本件特許の「部分走査レジスタ」に代えてＢタイプのレジスタが適用可能なことを基礎付ける根拠とはならない。イ部分走査レジスタを駆動する走査クロックの周波数は，エミュレーション・クロックの周波数よりも高い態様のみに限定されること本件明細書等の【０００５】において，走査クロックはオペレーティング・クロック（エミュレーション・クロック）に「適切に比例」したものとされているところ，「適切に比例」とは，本件明細書等の【０００５】，【００２６】，第２次補正と同日付けで提出された意見書（甲５８の４，乙１８）の記載に照らすと，「走査クロック」がオペレーティング・クロック（エミュレーション・クロック）に比例して適切に分割された周波数を持つクロックであることが導かれる。また，本件明細書等の【０００５】，【０００８】，【００１３】，【００２６】～【００２８】，【図１】，【図８ａ】，【図８ｂ】，【図１１】の記載を踏まえると，「部分走査レジスタ」と「全走査レジスタ」とは，走査クロックが印加され，フリップフロップ及び２：１マルチプレクサが鎖状に連結されるという構成が共通し，両者の基本的な機能・構成が共通することは明らかであって，本件明細書等の上記記載を参酌することに誤りはない。控訴人も，上記意見書において，「部分走査レジスタ」に関する説明として，本件明細書等の【００２６】を引用している。さらに，上記意見書は，引用例との対比を述べる文脈で記載がされているところ，そのような場面で一実施態様においてのみ実現される特徴点を述べる意味はないから，上記意見書の記載は，一実施態様に限定したものではない。したがって，控訴人の主張イは理由がない。
ウ部分走査レジスタが，エミュレーション・クロックよりも高い周波数を有する走査クロックの印加により使用可能とされることの意義について控訴人の主張ウは，本件各発明における「部分走査レジスタ」以外の手段の存在可能性を述べるにすぎず，本件各発明における「部分走査レジスタ」の意義を解釈する上で何らの意味もない。すなわち，本件明細書等の記載から明らかなとおり，「部分走査レジスタの出力線の数…よりも多数の信号状態値…を捉えて出力させることに起因」して，「部分走査レジスタ」の信号出力線の数を観察対象となる論理素子から出力される信号状態値の数よりも小さくすることを実現する手段として開示されているのが「部分走査レジスタ」であって，それ以外の手段の理論的な存在可能性を述べたところで，「部分走査レジスタ」の解釈との関係では何らの意味もない。
また，前記ア(イ)のとおり，別紙１の図９の態様の「部分走査レジスタ」は本件明細書等に開示されていないばかりか，「再構成可能なネットワーク」であるマルチプレクサ３００に走査クロックが印加されるような本件各発明の態様も，本件明細書等には開示されていない。また，控訴人は，別紙１の図９の態様が，本件各発明から当業者が実施し得る構成であることについても，何ら主張・立証していない。したがって，控訴人の主張ウは失当である。
エフレキシブルプローブの構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆの充足性について
(ア)実施態様Ⅰについて


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(イ)実施態様Ⅱ及びⅢについて
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(2)争点(1)エ（「再構成可能なネットワーク」〔構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇ〕の充足性）について
〔控訴人の主張〕
アダイナミックプローブについて
原判決は，ダイナミックプローブのコンフィギュレーションメモリは，全ての論理素子の状態が格納されるものであるから，論理素子の全てと接続されていることとなるとして，ダイナミックプローブについて，構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの充足性を否定した。
しかし，控訴人は，ダイナミックプローブに関し，コンフィギュレーションメモリではなく，ＦＤＲＯが「部分走査レジスタ」に該当すると主張したのである。そして，ＦＤＲＯは，選択された論理素子に係るデータのみを捉えて出力するから，全ての論理素子と接続されているとはいえない。
したがって，コンフィギュレーションメモリが全ての論理素子の状態を格納するからといって，構成要件１Ｅ等の充足性が否定されることはない。
イフレキシブルプローブの実施態様Ⅰについて
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〔被控訴人の主張〕
争う。
(3)争点(2)（均等侵害の成否）について
〔控訴人の主張〕
ア第１要件（非本質的部分）
(ア)本件各発明の特徴的部分
ａ本件明細書等の【０００３】，【０００４】，【００１１】の記載によれば，本件各発明は，「部分走査レジスタ」を用いて，デバッグの高速化・効率化を図り，再コンパイルを伴うＦＰＧＡの再構成の必要性を減少させ，監視追跡に要する時間を短縮することを目的ないし課題とする。そして，本件明細書等の【００１１】，【００２９】，【００３１】によれば，本件各発明の「部分走査レジスタ」（構成要件１Ｄ）は，「再構成可能なネットワーク」（構成要件１Ｅ）の動作とあいまって，エミュレーション・クロックの特定のクロック・サイクル（ある１クロック・サイクル）における論理素子の「部分」集合に係る信号状態値の記録を選択的に出力し，かつ，かかる選択的出力の対象となる部分集合を動的に（再コンパイルなしに）再構成する（可視点を動的に変える）ことを可能とするものであり，かかる特徴的構成により，効率的な手段が提供され，デバッグの高速化が容易になるものと理解される。
ｂ乙１の１（米国特許第５７７７４８９号。平成１０年７月７日公開。以下，乙１の１に記載された発明を「乙１発明」という。）の図８に示された「走査レジスタ１０８」は，フリップフロップ２４２とマルチプレクサ２４４とが鎖状に連結された，Ａタイプのレジスタであり，本件明細書等の【図８ｂ】に例示された「部分走査レジスタ」の一実施形態と同じ構造を有する（なお，乙１の１の図８と同様の構造の走査レジスタは，本件明細書等の【図８ａ】にも示されている。）。ｃ前記ｂのとおり，本件特許の優先権主張日当時，Ａタイプのレジスタをして，全論理素子の信号状態値の記録を捉えて出力させることは公知であった。かかる先行技術を踏まえれば，本件各発明において，Ａタイプのレジスタを用いること自体は，本件各発明に特有の課題解決手段を基礎付けるものではなく，発明の本質的部分とはいえない。
前記ａの本件明細書等の記載及び前記ｂの先行技術を踏まえれば，「部分走査レジスタ」に関して本件各発明に特徴的なのは，レジスタをして，論理素子の全部ではなく，「部分」集合の信号状態値をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で選択的に捉えて出力させるように構成した点，すなわち，「選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉え，そして走査バスに出力する」（構成要件１Ｄ）ように部分走査レジスタを動作させる点である。
(イ)フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢが本件各発明の特徴的部分を
備えていること


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(ウ)原判決の判断の誤り
ａ原判決は，本件明細書等の【０００３】，【０００４】の記載から，「部分走査レジスタ」に用いるレジスタの出力線の数を減らし，又は回路規模を小さくすることを本件各発明の課題として把握し，Ａタイプのレジスタにおいては信号読み出しのための出力線を減らす効果があるのに対し，Ｂタイプのレジスタにおいては，出力線が多数必要となり，また，Ｂタイプのレジスタにおいても，例えばマルチプレクサを設けることにより最終的な出力線の数を減らすことは可能であるが，その場合には，Ａタイプの走査レジスタに比べて，回路規模が増大したり，マルチプレクサの制御が複雑化したりすることによって，本件各発明の解決課題に反する旨判断した。
(a)しかし，原判決が，解決課題を把握するのに依拠した本件明細書等の【０００３】の「例えばロジック・アナライザによって観察可能（追跡可能）なポート／ノードに信号を持込むために，通常，多数のＦＰＧＡのＩ／Ｏが占有される」との記載は，本件各発明の背景事情にすぎず，本件各発明の解決課題ではない。事実，【０００３】の背景事情を受けて，本件各発明で必要とされる技術を説明した【０００４】は，ＦＰＧＡのＩ／Ｏ（入出力）の占有について何ら言及していない。また，【０００５】以下の記載においても，Ａタイプのレジスタを用いることで，ＦＰＧＡのＩ／Ｏの占有を減らす効果が得られる旨の記載もない。前記アのとおり，本件明細書等の記載に照らせば，本件各発明の目的ないし課題は，デバッグの高速化・効率化を図り，再コンパイルを伴うＦＰＧＡの再構成の必要性を減少させ，監視追跡に要する時間を短縮することにある。


仮に，【０００３】の上記記載が，本件各発明の課題に関係するとしても，当該記載は，「ロジック・アナライザによって観察可能（追跡可能）なポート／ノードに信号を持ち込む」か否かによるＦＰＧＡのＩ／Ｏの占有の多寡を問題とするものであって，「部分走査レジスタ」のレジスタのタイプに応じた構造的特徴に基づくＩ／Ｏの多寡を問題とするものではなく，ましてや，回路規模の大小は全く問題とされていない。かかる記載から，「部分走査レジスタ」の出力線の数を減らすこと又は回路規模を小さくすることを本件各発明の解決課題と把握する根拠はない。(b)仮に，明細書の背景事情に係る記載を発明の課題に取り込み，かつ，ロジック・アナライザの利用に伴うＩ／Ｏの占有に関する記載を一般化して，ロジック・アナライザの利用の有無以外の場面での「Ｉ／Ｏ」の減少をも本件各発明の課題の一部と把握したとしても，信号状態値を出力する手段としてＡタイプのレジスタを用いること自体は従来技術（乙１の１）であり，「部分走査レジスタ」としてＡタイプのレジスタを用いることは，本件各発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分ではない。本件各発明に特徴的なのは，論理素子の全部ではなく「部分」集合に係る信号状態値を選択的に捉えて出力する点にあり，これにより，ＦＰＧＡ内の入出力を減らすことが可能となる（全部ではなく，部分集合の信号状態値がデータ処理の対象となるため，それに要する入出力を減らすことが可能となる。）。(c)また，本件各発明は，デバッグの高速化・効率化を目的ないし課題とする。そして，信号状態値を出力する走査レジスタにおいて，信号出力線を並列化又は増やすことは，処理を高速化・効率化する効果がある。したがって，「部分走査レジスタ」において出力線の数の多いレジスタを用いることは，処理の高速化・効率化という本件各発明の課題の解決に資するものであり，これに反するものではない。(d)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(e)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ｂ原判決は，①本件各発明において全走査レジスタではなく，選択された論理素子の部分集合のみに接続される部分走査レジスタを構成要件として規定していること，②本件明細書等の【０００４】の記載に照らし，本件各発明は，「簡単確実に制御可能である小規模な走査レジスタ」によって，従来技術における問題点を克服することをも解決課題としており，この観点において，レジスタにおけるＡタイプとＢタイプとでは，作用効果も異なる旨判断した。
(a)しかし，全走査レジスタと比べた「部分走査レジスタ」の特徴は，論理素子の全部ではなく「部分集合」の信号状態値を捉えて出力する点にあり，これに用いるレジスタの種類，構造ないしタイプにあるのではないから，上記①に依拠した点は，全走査レジスタと比べた「部分走査レジスタ」の特徴について，本件明細書等の記載に基づかない独自の解釈を行うものである。
上記②の点についても，ノード（観測対象となる論理素子）に「容易にアクセス」するという目的ないし課題に対して，本件各発明は，論理素子の部分集合の信号状態値を（部分走査レジスタが）選択的に出力し，選択的出力の対象となる部分集合を（再コンパイルすることなく）再構成可能とすることにより解決しているのであって，「部分走査レジスタ」として「小規模」なものを用いることは，本件各発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分ではない。本件明細書等にも，レジスタの種類を「簡単確実に制御可能である小規模な」ものとすることについての記載はない。(b)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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ｃ原判決は，本件各発明における「部分走査レジスタ」は，全走査レジスタや一般的なレジスタとは文言上区別されるものであり，ＦＰＧＡにおける多数のＩ／Ｏ占有，監視追跡時間の増大，複雑な制御といった従来技術の課題と関連し，信号出力線の数が入力線の数より少ないという構造に基づき，エミュレーション・クロックの周波数に適切に比例し，あるいは分割され，エミュレーション・クロックよりも高い周波数を有する走査クロックの印加によって使用可能となる点に特徴を有するものであって，本件各発明の課題を解決するために不可欠の部分であり，そうすると，本件各発明における「部分走査レジスタ」において，これが信号出力線の数が信号入力線の数よりも少ないタイプのレジスタである点は，本件各発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分である旨判断した。(a)しかし，全ての論理素子の信号状態値の記録を捉えて出力する「全走査レジスタ」ないし「走査レジスタ」は従来技術であるところ（乙１の１），エミュレーション・クロックに適切に比例した（又はエミュレーション・クロックよりも高い周波数を有する）走査クロックの印加によって使用可能となる点は，かかる従来公知の「走査レジスタ」でも同様である。したがって，エミュレーション・クロックの周波数よりも高い走査クロックの印加により使用可能となる点は，従来技術であって，本件各発明の「部分走査レジスタ」の特徴的部分ではない。(b)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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(c)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(エ)被控訴人の主張について
被控訴人は，本件明細書等の【０００３】に記載の問題点①ないし⑥が，【０００４】の前提であり，「部分走査レジスタ」の信号出力線の数が信号入力線の数より少ない点が，本件各発明の本質的部分である旨主張する。しかし，本件明細書等において，発明の背景に関する記載【０００３】のうち，①ＦＰＧＡの内部にマップ化されている個々のノードにおける信号状態が，直接的に観察できないこと，②隠されたノードにおける信号状態を観察可能にするためには，信号をＦＰＧＡの外に出し，ロジック・アナライザに入れるＦＰＧＡの再構成が必要であるが，それには膨大な時間を要する再コンパイルを必要とすること，③ロジック・アナライザによって観察可能なポート／ノードに信号を持ち込むために，多数のＦＰＧＡのＩ／Ｏが占有されること，④経路選定すべき付加的信号により，信号経路選定の輻輳が増加されること，⑤隠されたノード上の信号が，正しい時刻に読み取られたか否かを知ることは困難であることについては，いずれも公知文献である乙１の１にも，これに対応する記載がある。また，信号状態値を捉えて出力するレジスタとして，本件明細書等の【図８ｂ】に例示されるような，信号出力線の数が信号入力線の数より少ないレジスタを用いることは，乙１の１により従来公知であったし，「部分走査レジスタ」の信号出力線の数が信号入力線の数より少ない点は，問題点①ないし⑤の解決とは無関係である。
そうすると，上記①ないし⑤は，本件各発明に特有の課題解決手段とは無関係であって，本件各発明に特有の課題は，乙１の１には記載のない，⑥監視追跡時間の増加という課題であり，本件各発明に特有の課題解決手段は，上記⑥の課題を乙１の１には開示されていない構成要件１Ｄ及び１Ｅに係る処理により解決する点にあり，「部分走査レジスタ」において信号出力線の数が信号入力線の数よりも少ないことを本件各発明の本質的部分と解することはできない。したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
イ第２要件（置換可能性）
前記ア(エ)のとおり，本件明細書等の【０００３】，【０００４】（発明の背景）の記載のうち，従来技術である乙１の１に記載がないのは，監視追跡時間の増加とこれに伴うエミュレーション頻度の低下と，隠されたノードに容易にアクセスすることである。そして，本件明細書等の発明の効果に関する記載（【０００８】，【００１１】，【００２９】，【００３１】）には，乙１の１を含め従来技術にはない新規な特徴として，構成要件１Ｄ及び１Ｅに関して，デバッグの高速化を容易にし，（再コンパイルなしに）可視点を動的に変えられ，新しいレベルの自由度が得られる旨の説明があることから，デバッグの高速化や，（再コンパイルなしに）可視点を動的に変えられることが，従来技術では解決できなかった課題であり，本件各発明により解決されたものである。
以上から，本件各発明は，デバッグの高速化・効率化を図り，再コンパイルを伴うＦＰＧＡの再構成の必要性を減少させ，監視追跡時間を短縮することなどを目的とする。かかる目的に関して，本件各発明の技術的特徴である「部分走査レジスタ」及び「再構成可能なネットワーク」により，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける論理素子の「部分」集合に係る信号状態値を選択的に出力し，かつ，かかる選択的出力の対象となる部分集合を動的に（再コンパイルなしに）再構成する（可視点を動的に変える）ことを可能とし，これによってデバッグの高速化ないし監視追跡時間の短縮化が図られる。


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ウ第３要件（置換容易性）
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エ第４要件（公知技術との同一性又は容易推考性）本件特許の優先権主張日において，フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢに相当する公知技術は存在しない。また，フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢに相当する構成が，本件特許の優先権主張日当時の公知技術に基づいて容易に推考できたとされる事情もない。
オ第５要件（特段の事情）
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カ小括
以上によれば，フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢのレジスタは，本件各発明における「部分走査レジスタ」と均等というべきであり，均等侵害が成立する。
〔被控訴人の主張〕
ア第１要件（非本質的部分）について
(ア)本件各発明の目的ないし課題
本件明細書等の【０００３】は，従来技術の課題について，①隠されたノードを直接的に観察できないこと，②隠されたノードにおける信号状態を観察可能にするためには，信号をＦＰＧＡの外に出し，ロジック・アナライザに入れるＦＰＧＡの再構成が必要であるが，それには膨大な時間を要する再コンパイルを必要とすること，③検査システム（例えば，ロジック・アナライザ）によって観察可能（追跡可能）なポート／ノードに信号を持ち込むために，多数のＦＰＧＡのＩ／Ｏが占有されること，④経路選定すべき付加的信号により，信号経路選定の輻輳が増加されること，⑤隠されたノード上の信号が，正しい時刻に読み取られたか否かを知ることは困難であることを並列的に掲げた上で，⑥「エミュレータが複雑化するにつれ，ＦＰＧＡのネットワーク及び相互接続した追跡も増加し，上記の問題は一層悪化する。監視追跡に要する時間が複雑化を伴いどこまでも増えるにつれ，エミュレーションが実行できる頻度は，容認できないレベルにまで減少する。」としている。上記記載に鑑みれば，本件各発明においては，控訴人が主張するように「再コンパイルを伴うＦＰＧＡの再構成の必要性を減少させ，監視追跡に要する時間を短縮すること」のみを解決課題としているのではなく，エミュレータが複雑化するにつれ，「ＦＰＧＡのネットワーク及び相互接続した追跡も増加」し，上記①ないし⑤の問題が「一層悪化」するために，⑥「監視追跡に要する時間が…増え」，「エミュレーションが実行できる頻度は，容認できないレベルまで減少する」ことが課題とされていると考えるのが相当である。
そして，【０００４】の記載を，【０００３】の記載と照らしてみると，「一旦隠されたノードに容易にアクセスできるとともに，再構成の必要性を減少させながら追跡する」（【０００４】）ことについては，上記課題②及び課題③の双方に関連し，また，「許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションする」（【０００４】）ことについては，直接的には課題⑥に対応しているものの，課題⑥は，課題①ないし⑤が「一層悪化」するために生じる問題であるから，結局，【０００４】の記載は，【０００３】に記載された課題①ないし⑥の存在を前提としている。
(イ)本件各発明の課題解決手段と本質的部分


本件各発明は，乙１の１の米国特許出願の継続出願に対する一部継続出願を優先権主張の基礎とする国際特許出願が国内移行され，特許されたものである。本件各発明の基礎となった乙１発明の技術的特徴は，前記(ア)の各課題を解決するために，「全走査レジスタ」として，エミュレーション・クロックに比例して適切に分割された周波数を持つ走査クロックを適用することにより，その信号出力線を信号入力線よりも少なくする構成を開示し，これにより，前記(ア)の課題②ないし④を解決するものである。
本件各発明は，同じく前記(ア)の各課題を解決するため，乙１発明に係る「全走査レジスタ」の技術的特徴点を備えることを前提に，更なる技術的な特徴として，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて観察対象となる論理素子を選択的（部分的）とする「再構成可能なネットワーク」とともに，「全走査レジスタ」と同様，エミュレーション・クロックに比例して適切に分割された周波数を持つ走査クロックを適用することにより，その信号出力線を信号入力線よりも少なくする構成を有する「部分走査レジスタ」を不可分的に組み合わせることにより，前記(ア)の課題②ないし④等を解決する発明である。具体的には，本件各発明では，「再構成可能なネットワーク」によって，乙１発明に比べてエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて観察対象となる論理素子を選択的（部分的）とすることにより，特定の１クロック・サイクルにおけるＦＰＧＡの出力数を減少させることに加え，「部分走査レジスタ」において，エミュレーション・クロックに比例して適切に分割された周波数を持つ走査クロックを適用し，その信号出力線を信号入力線よりも少なくする構成により，ＦＰＧＡの出力線を減少させている。また，本件各発明では，「再構成可能なネットワーク」により観察対象として選択可能な論理素子の範囲を拡張するとともに，「部分走査レジスタ」も，限られたＩ／Ｏピンの数を前提に，信号出力線よりも信号入力線を多く確保することによって，観察対象として選択可能な論理素子の範囲を拡張する作用を奏している。さらに，単に入力数の多いマルチプレクサのみを用いると，経路選定のための付加的信号が増加し輻輳を招くため，これを防止する観点からも，「再構成可能なネットワーク」のみならず，経路選定のための付加的信号を最小限に抑える構成を有する「部分走査レジスタ」を不可分的に組み合わせるといった原理を採用している。以上から，本件各発明においては，「再構成可能なネットワーク」及び「部分走査レジスタ」を組み合わせることを技術的思想とし，この点を本質的部分と認めるのが相当である。
(ウ)フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢについて●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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したがって，フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢと本件各発明とは，本件各発明の本質的部分において相違するから，均等の第１要件を充足しない。
イ第２要件（置換可能性）
本件各発明の目的ないし作用効果は，前記ア(ア)の課題①ないし⑥の全てを解決することであって，例えば，再コンパイルの必要性を減少させるとともに（課題②に対応する作用効果），ＦＰＧＡのＩ／Ｏの占有率を減少させ（課題③に対応する作用効果），しかも経路選定すべき付加的信号の容量を抑制し輻輳を防止することである（課題④に対応する作用効果）。そして，これらの目的ないし作用効果は，「再構成可能なネットワーク」及び「部分走査レジスタ」の不可分的な組合せによって初めて達成される。
まず，ＦＰＧＡのＩ／Ｏの占有率に関する作用効果（課題③に対応する作用効果）について検討すると，本件各発明の「部分走査レジスタ」である並列入力－直列出力タイプのレジスタを，並列入力－並列出力タイプのレジスタに置き換えると，信号出力線の数が増加するから，本件各発明と同一の作用効果を奏し得ない。次に，再コンパイルの必要性に関する作用効果（課題②に対応する作用効果）について検討すると，隠されたノードを観察するために利用可能なＦＰＧＡのＩ／Ｏ数には限界があるところ，「再構成可能なネットワーク」及び「部分走査レジスタ」（並列入力－直列出力）を組み合わせた場合と，「再構成可能なネットワーク」及び並列入力－並列出力のレジスタを組み合わせた場合とでは，前者の方が信号出力線よりも信号入力線を多く確保することによって，観察対象として選択可能な論理素子の範囲を拡張することができる。したがって，かかる観点からも，本件各発明の「部分走査レジスタ」である並列入力－直列出力タイプのレジスタを，並列入力－並列出力タイプのレジスタに置き換えた場合には，本件各発明の目的ないし作用効果を達成することができない。
さらに，経路選定すべき付加的信号の容量を抑制し輻輳を防止することに関する作用効果（課題④に対応する作用効果）について検討すると，仮に「再構成可能なネットワーク」及び並列入力－並列出力のレジスタを組み合わせた場合において，増加する信号出力線の数を（並列入力－直列出力のレジスタの場合と同数まで）減らすためには，「再構成可能なネットワーク」すなわちマルチプレクサの入力数を増やすこととなるが，その場合には，エミュレーション効率を悪化させ，経路選定のための付加的信号が増加して輻輳を招くことから，本件各発明と同一の作用効果を奏しない。
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ウ第３要件（置換容易性）


前記イのとおり，本件各発明の「部分走査レジスタ」（信号出力線の数が信号入力線の数よりも少ないタイプのレジスタ）の構成を，並列入力－並列出力タイプのレジスタへ置換する可能性は認められないから，置換容易性も認められない。また，フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢが本件各発明の構成要件と異なるのは「部分走査レジスタ」の部分のみではない。また，「部分走査レジスタ」をＢタイプのレジスタに置換するのでさえ，「再構成可能なネットワーク」であるマルチプレクサの信号入力線を増やしたり，当該マルチプレクサに走査クロックを印加する必要が生じたりするのであって，Ｂタイプのレジスタがフレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢの製造時に入手可能か否か，周知であるか否かを論じるまでもなく，本件各発明の「部分走査レジスタ」を，並列入力－並列出力タイプのレジスタに置き換える構成は，均等の第３要件を充足しない。エ第４要件（公知技術との同一性又は容易推考性）控訴人が，本件各発明の「部分走査レジスタ」をＢタイプのレジスタに置換した構成であると主張する別紙１の図９に例示した構成は，後記(4)〔被控訴人の主張〕のとおり，本件特許の優先権主張日当時の公知技術に基づいて容易に推考できたものである。したがって，かかる構成がフレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢに相当する構成であると控訴人が主張するのであれば，かかる控訴人の主張は失当であり，均等の第４要件も充足しない。
オ第５要件（特段の事情）
控訴人の主張によれば，ＡタイプのレジスタもＢタイプのレジスタも本件特許の優先権主張日当時公知であったというのであるから，本件各発明の構成としてＡタイプ及びＢタイプのいずれをも採用可能でかつ採用することが容易であったにもかかわらず，あえて本件各発明の構成要件として「部分走査レジスタ」と請求項に記載し，Ｂタイプのレジスタをも含む，単なる「レジスタ」とは記載しなかった以上，Ｂタイプのレジスタは意識的に除外したというほかない。また，控訴人は，早期審査に関する事情説明書（乙６）においても，複数のフリップフロップが鎖状に連結された構成を開示した６件の文献（乙１，７～１１）のみを「走査レジスタ」を開示した文献として挙げ，かかる構成が本件各発明の「走査レジスタ」に相当するとしていたのであるから，Ｂタイプのレジスタを意識的に除外したというほかない。
したがって，均等の第５要件を充足しない。
カ小括
以上によれば，均等の第１要件から第５要件の全てにおいて，フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢについて均等侵害が成立する余地はない。(4)争点(4)オ（無効理由５〔乙６４公報を引用例とする新規性又は進歩性欠如〕）
について
〔被控訴人の主張〕
仮に控訴人が主張するように，別紙１の図９に例示された構成が本件発明１の技術的範囲に含まれるのであれば，以下のとおり，本件発明１は，乙６４発明と同一であるか，乙６４発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条１項又は２項の規定により特許を受けることができないものである。
ア別紙１の図９に例示された構成と（控訴人が主張する）本件発明１との関係別紙１の図９には，論理素子４０１～４０８と，これらの後段に配置されたマルチプレクサ３００と，その後段に配置されたＤフリップフロップ（レジスタ１００）を含み，マルチプレクサ３００とレジスタ１００は，論理素子４０１～４０８に供給されるクロック（エミュレーション・クロック１０）の周波数よりも早い周波数のクロック（走査クロック２０）で駆動される構成が開示されている。控訴人は，「論理素子４０１～４０８」が構成要件１Ａないし１Ｃの「複数の論理素子」に該当し，「レジスタ１００」が構成要件１Ｄの「部分走査レジスタ」に該当し，「マルチプレクサ３００」が構成要件１Ｅの「再構成可能なネットワーク」に該当し，結果として，別紙１の図９に例示された構成は，本件発明１の技術的範囲に含まれる旨主張している。
イ乙６４発明
乙６４には，エミュレーションシステムにおいて，ＦＰＧＡチップ１２上に論理分割ブロック２２が構成されること，及び，２個のＦＰＧＡチップ１２を接続する相互接続１４によって，２個の論理分割ブロック２２を繋ぐ論理信号接続（グローバルリンク）２４が構成されることが開示されている（図１ｂ，５欄１２行～１９行）。図２に示すとおり，従来は，ＦＰＧＡチップ１２上の論理分割ブロック２２に複数のグローバルリンク２４ａ～２４ｆがあるとき，各グローバルリンクに対して物理的なワイヤ１５ａ～１５ｆがそれぞれ割り当てられていた（図２，５欄２０行～２９行）。これに対し，乙６４は，１本のワイヤ１５ｘを複数のグローバルリンク２４ａ～２４ｄで共用するものであり，図７Ａ～図７Ｃに示すように，マルチプレクサ４０５を用いて，複数のグローバルリンク２４ａ～２４ｄの中から選択された１つをワイヤ１５ｘに割り当てて，時分割で順次信号を伝播させことが記載されている（７欄６６行～８欄４２行）。
特に，図７Ｃには，複数のグローバルリンク２４ａ～２４ｄが入力されたマルチプレクサ４０５の後段にフリップフロップｌ２０２が配置され，フリップフロップｌ２０２の出力がワイヤ１５ｘに接続される構成が開示されている（８欄２６行～４２行）。ここで，マルチプレクサ４０５には選択信号Ｓｅｌが印加され，フリップフロップｌ２０２にはパイプラインクロック５６が印加されている。ウ本件発明１（別紙１の図９に例示された構成）と乙６４の対比乙６４において，論理分割ブロック２２は，ＦＰＧＡチップ１２内の論理素子によってエミュレートされた回路素子を含み（図１Ｂ），各グローバルリンク２４ａ～２４ｄは，論理分割ブロック２２の複数の出力，すなわち，ＦＰＧＡチップ１２内の論理素子によってエミュレートされた回路素子の複数の出力である。したがって，図７Ｃには図示されていないが，グローバルリンク２４ａ～２４ｄの他端（マルチプレクサ４０５に接続されていない方の端部）は，それぞれ論理素子に接続されている。よって，図７Ｃには，別紙１の図９に例示された構成の「論理素子４０１～４０８」に相当する構成が開示されている。


また，図７Ｃのフリップフロップｌ２０２は，マルチプレクサ４０５で選択されたグローバルリンク２４の出力値が入力され，ワイヤ１５ｘに出力される。フリップフロップｌ２０２は，選択信号Ｓｅｌとパイプラインクロック５６を調整することによって，論理素子によってエミュレートされた回路素子の複数の出力のうち選択されたものを，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉えて出力するように構成可能である。したがって，図７Ｃの「フリップフロップｌ２０２」と「マルチプレクサ４０５」はそれぞれ，別紙１の図９に例示された構成の「レジスタ１００」と「マルチプレクサ３００」に相当する。さらに，図７Ｃの「ＦＰＧＡチップ１２」は，エミュレーションシステム５に使用される集積回路である。
したがって，乙６４の図７Ｃに開示された構成は，別紙１の図９に例示された構成と同等であるから，仮に控訴人の主張を前提とすれば，本件発明１の要旨は乙６４に全て開示されていることになる。したがって，本件発明１は新規性を欠くか，少なくとも進歩性を欠くものである。
〔控訴人の主張〕
ア構成要件１Ｄ及び１Ｅの「部分集合」について
乙６４は，全ての「グローバルリンク」（論理信号）を，あるＦＰＧＡから別のＦＰＧＡに伝送する技術を開示するものであって，一方のＦＰＧＡ（ソースＦＰＧＡ）から他方のＦＰＧＡ（デスティネーションＦＰＧＡ）には，これらのＦＰＧＡ間において共有される全ての信号が伝送されなければならない。さらに，乙６４は，コンパイルの際に，各グローバルリンクがパイプライン・クロックの特定のサイクルにおいて相互配線１４を介して伝送されるように予め決められているため，グローバルリンクの伝送に何らかの変更が必要とされる場合には，再コンパイルが必要とされる。したがって，パイプライン・クロックの特定のサイクルにおいて，一方のＦＰＧＡから他方のＦＰＧＡに対して，複数のグローバルリンクのうちの一部のみを再コンパイルせずに伝送することはできない。このように，乙６４は，図７Ｃに関して，本件発明１の構成要件１Ｅに規定されている論理素子の部分集合との（再コンパイル不要な）選択的接続を開示するものではないし，構成要件１Ｄに規定されている選択された論理素子の部分集合の信号状態値を捉えて出力する構成も開示していない。むしろ，乙６４は，本件各発明とは反対に，各グローバルリンク（図７Ｃの２４ａ～２４ｄ）が，エミュレーション・クロックの特定のサイクルの間に（図７Ｃのマルチプレクサ４０５の入力を切り替えて）全て伝送することを教示するものである。
イ構成要件１Ｄの「走査バスに出力する部分走査レジスタ」について(ア)乙６４は，システムにおける複数のＦＰＧＡ間の信号を時分割多重することに関するものであり，「デバッグ」ないし「内部状態」の検査に関するものではない。したがって，これらの信号は，「走査」を必要とする「内部」信号ではなく，複数のＦＰＧＡを用いて論理設計を構成する間に発生する区画ステップ（図８のステップ１２０）の結果として，ＦＰＧＡのピンに出力されるように既に意図された外部信号である。このように，乙６４は，「走査」を開示していないから，本件各発明の構成要件１Ｄに規定された「部分走査レジスタ」を開示するものではない。また，乙６４は，図３，図７Ａ，図７Ｂに示されているように，グローバルリンク２４ａ，２４ｂ，２４ｃ，２４ｄは，各々に対応する目的地に向かって，相互に異なるパスを通ってルーティングされるようになっていることから（２欄３９行～４２行，１３欄３行～３８行），上記グローバルリンクに対して設けられた共用される専用の「走査バス」を開示していない。
したがって，乙６４は，本件各発明の構成要件１Ｄに規定された「走査バスに出力する部分走査レジスタ」を開示するものではない。
(イ)乙６４は，図７Ｃに関して，単一のフリップフロップにしか言及していない。このような単一のフリップフロップは，時間軸上の特定の時点において複数の「信号状態値」を捉えることができない。これに対して，本件各発明は，構成要件１Ｄに規定されているように，「複数の信号状態値」を捉えるために，複数のメモリ要素を含む「部分走査レジスタ」を具備する。
さらに，「走査バス」における「バス」という用語は，複数の信号を搬送するための複数の伝送路を意味するが，乙６４の図７Ｃのフリップフロップ（ｌ２０２）の出力線は，単一の線のみからなり，構成要件１Ｄの「走査バス」を開示するものではない。
ウ小括
以上によれば，乙６４を根拠に本件発明１が新規性又は進歩性を欠くということはできない。
第４当裁判所の判断
当裁判所も，被告各製品については，本件発明１，３ないし７の技術的範囲に属しないものであり，また，本件発明５及び６の間接侵害も成立しないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件各発明について
(1)本件明細書等の記載
本件明細書等には，発明の詳細な説明及び図面として，おおむね，以下の記載がある（下記記載中に引用する図１，２，８ａ，８ｂ，１１については，別紙２を参照。）。
ア発明の背景
(ア)発明の分野
【０００２】本発明は，全体的にはエミュレーションシステムの分野に関し，特に，エミュレーションシステムにおいて使用される統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路に関する。
(イ)背景情報


【０００３】回路設計をエミュレートするエミュレーションシステムは，当分野では周知である。通常，従来のエミュレーションシステムは，汎用の統合デバッグ機能のないフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）を用いて形成されている。エミュレートされる回路設計は，回路設計の「公式的」記述をコンパイルするとともに，回路設計をＦＰＧＡの論理素子（ＬＥ）（組合せ論理ブロック（ＣＬＢ）としても知られる）上にマッピングすることによって，エミュレーションシステム上に「実現」される。これら汎用フィールド・プログラマブルゲートアレイは，そのエミュレーションシステムへの適用に関する限り，多くの不利な点を抱えている。第一に，ＦＰＧＡの内部にマップ化されている個々のノードにおける信号の状態が，直接的に観察できないということであり，これは，「隠された」ノードと呼ばれる。この「隠された」ノードにおける信号の状態を観察可能にするためには，信号をＦＰＧＡの外に出し，ロジック・アナライザに入れるＦＰＧＡの再構成が必要である。それには，膨大な時間を費やす再コンパイルを必要とする。加えて，検査システム，例えばロジック・アナライザによって観察可能（追跡可能）なポート／ノードに信号を持込むために，通常，多数のＦＰＧＡのＩ／Ｏが占有される。更に，経路選定すべき付加的信号により，信号経路選定の輻輳が増加される。最後に，時間に鋭敏なアプリケーションに関しては，読取りをトリガするイベントが検出される前に，信号をＦＰＧＡの外へ取出さなければならないので，あるイベントの発生に応答して信号が読取られるものとすると，「隠された」ノード上の信号が，正しい時刻に読取られたか否かを知ることは困難である。エミュレータが複雑化するにつれ，ＦＰＧＡのネットワーク及び相互接続した追跡も増加し，上記の問題は一層悪化する。監視追跡に要する時間が複雑化を伴いどこまでも増えるにつれ，エミュレーションが実行できる頻度は，容認できないレベルにまで減少する。
【０００４】従って，必要とされるものは，一旦隠されたノードに容易にアクセスできるとともに，再構成の必要を減少させながら追跡することによって，許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にする統合デバッグ機能を備えた再構成集積回路である。…
イ発明の要旨
【０００５】本発明の教示に基づき，エミュレーションシステムに使用される統合デバッグ機能を備えた再構成集積回路（ＩＣ）が説明される。特に，本発明の第１実施形態によれば，集積回路は，複数の出力及び部分走査レジスタを各々有する複数の論理素子（ＬＥ）を含むものとして説明される。複数のＬＥは，ＬＥに対応して与えられる複数の入力信号に応答し複数の出力信号を生成するように作動する。部分走査レジスタは，ＬＥの選択された１つに再構成可能に結合され，使用可能とされた場合には，オペレーティング・クロックの特定クロック・サイクルにおいて，選択されたＬＥによりエミュレートされた信号状態値回路素子の記録を捉えて走査バスに出力するよう作動し，そこにおいて，部分走査レジスタは，オペレーティング・クロックに適切に比例した走査クロックの印加により使用可能とされる。…
ウ発明の詳細な説明
【０００７】図１を参照すると，本発明の教示を組み込んだ再構成集積回路１００の例に関するブロック図が示されている。以下の説明から明らかになるように，再構成回路１００は，本発明の教示を除き，本技術分野において周知である多数の再構成回路のいずれをも意味するように意図されている。例えば一実施形態では，再構成回路１００は，本発明の教示を組み込んで強化された再構成回路である。本発明の一実施形態によれば，再構成回路１００は，単一の集積回路に配置され，機能強化されたＬＥ１０２のアレイを含む。機能強化されたＬＥ１０２は，種々の回路設計素子を「実現」するために使用され，革新的なデバッグ特性を含む。
【０００８】加えて，更に有利なことに再構成回路１００は，機能強化されたＬＥ１０２に結合された，オンチップのコンテキスト・バス１０６，走査レジスタ１０８，及びトリガ回路素子１１０を含んでいる。以下に更に詳細に開示するように，コンテキスト・バス１０６は，ＬＥに値を入力し，更に，そこから値を出力するために用いられ，これに対し，走査レジスタ１０８及びトリガ回路素子１１０は，各々，追跡データ履歴，及びトリガ入力を，再構成回路１００に対し出力するのに用いられる。本発明の教示に従い，以下により完全に説明するように，再構成回路１００は，動的再構成ネットワーク１３７及び部分走査レジスタ１３５を含むことが示されているが，これらは再構成回路１００の選択論理素子１０２の部分的追跡履歴を選択的に出力するのに用いられる。すなわち，回路中に静的に規定された「見える」ノードからの走査出力のみのために備えられた（又は，「隠された」ノードを見るために再コンパイルとＩ／Ｏリソースの割振りを必要とされる）従来技術のエミュレータ回路とは異なり，再構成回路１００は，動的再構成ネットワーク１３７及び機能強化された論理素子アレイ１０２内のどの追跡／ノードにも，再コンパイルを必要とせずに動的可視性を与える部分走査レジスタ１３５を含んでいる。
【０００９】本発明の一実施形態では，再構成回路１００は，メモリーを備えた回路設計をエミュレートするために再構成回路１００の使用を容易とするメモリー１１２を含んでいる。…一実施形態では，再構成回路１００のピン１１３は，入力又は出力に用いることができる。…また，図示された一実施形態例によれば，再構成回路１００は，図示されるように，ＬＥ，メモリー１１２，及びＩ／Ｏピン１１３を相互接続するためのＬＥ相互クロスバー（つまり，ｘ－バー）ネットワーク１０４を含んでいる。一実施形態では，再構成回路１００は，再構成回路１００を，他の再構成集積回路や「ホストシステム」（図示せず）のようなものと相互接続するための，第１ステージ・クロスバー・ネットワーク１１４ａ―１１４ｂに「２つのコピー」を含んでいる。


【００１１】更に動的再構成ネットワーク１３７のコンテキストで，動的再構成可能と言う用語は，回路素子のエミュレーションは，動的再構成ネットワーク１３７を動的再構成するために休止したり（しなかったり）する必要があるかもしれないが，エミュレーションは，その最初から再スタートさせる必要が無いという意味を意図している。更に具体的には，動的再構成ネットワーク１３７の再構成には，再コンパイルが不必要であるが，相互接続ネットワーク１０４は，再コンパイルを必要とし，これは先に述べたように時間のかかるプロセスである。従って，動的再構成ネットワーク１３７が，ＬＥ１０２領域における，他の方法では隠されているノードが，エミュレータ及び／又はエミュレートされる回路の高速デバッグを容易にするために（部分走査レジスタ１３５を介して）アクセスすることにより，効率的な手段を提供することは，当業者であれば予測できるであろう。
【００１３】示されるように，図１１は，再構成回路１１００のブロック図を示す。当業者は，再構成回路１１００が，再構成回路１００のブロック図に非常に似ていることが認識できよう。すなわち，再構成回路１１００は，ＬＥ１０２のアレイ，メモリー１１２，動的再構成ネットワーク１３７，及びトリガ回路素子１１０を備え，図示されたように，各々が通信可能なように結合されている。しかし，再構成回路１１００が，全ての追跡／ノード活動，又は単に選択したそのサブセットのみを徹底的に監視するために，マルチプレクサ１１０６と関連した１つの走査レジスタ１１０８しか必要としない点で再構成回路１００と識別可能である。すなわち，分離した部分走査レジスタ１３５と（徹底的）走査レジスタ１０８とを採用する代わりに，再構成回路１１００は，徹底的走査モードで全追跡／ノードの出力を，又は部分走査モードで，追跡／ノードの選択されたサブセットの出力を，走査レジスタ１１０８に選択的に供給するマルチプレクサ１１０６を使用する。換言すれば，走査レジスタ１１０８は，図１の走査レジスタ１０８として全体を使用することも，図１の部分走査レジスタ１３５として部分的に使用することもできる。
【００１５】ここで，図２に目を向けると，図１の再構成回路に用いるのに適した機能強化されたＬＥのアレイの例のブロック図が，本発明の実施形態により示されている。図に示すように，ＬＥアレイ１０２は，本発明の機能強化された複数のＬＥ２００を含む。例えば，一実施形態では，ＬＥアレイ１０２は，１２８のＬＥ２００を含む。当業者であれば，以下により詳細に説明する関連読み出し／書き込み及び制御回路の増減に応じて，より大きな又はより小さいＬＥ２００のアレイを使用できることが理解できよう。…図２に示すように各ＬＥ２００は，多入力単出力真理表２０２，一対のマスター－スレーブ・ラッチ２０４－２０６，出力マルチプレクサ２０８，入力マルチプレクサ２１０（判決注：「２１２」は誤記），及び制御ロジック２１２（判決注：「２１４」は誤記）を含み，図のように各々が互いに結合されている。
【００１８】また，各ＬＥ２００も，多数のエミュレーション・クロック又はデバッグ・クロック（ＬＤ）を，選択的にマスター－スレーブ・ラッチ２０４－２０６に提供するクロック選択マルチプレクサ２１６ａ－２１６ｃを含んでいる。好もしくは，このエミュレーション・クロックは，他の論理素子２００を使用した構造化エミュレーション・クロックを含むものである。図示した実施形態では，この「構造化」エミュレーション・クロックは，真理表２０２のＩ０を通じて利用可能になる。エミュレーション・クロックの１つは，正常作動時にマスター－スレーブ・ラッチ２０４－２０６に提供され，一方，デバッグ・クロック（ＬＤ）は，デバッグ時に供給される。クロック選択は，ＣＴＸ信号によって制御される。最後に，ＬＥ２００は，選択出力をＬＥ相互Ｘ－バー・ネットワーク１０４及びオンチップ・デバッグ機能体に出力するバッファー２１４ａ，及び選択出力を再構成回路１００の外で直接観察するために，コンテキスト・バス１０６に出力するバッファー２１４ｂを含んでいる。
【００２１】簡単に図４ａ－４ｂを参照するが，ここではＬＥを相互接続するためのＬＥ相互クロスバー・ネットワーク１０４，メモリー及び入出力（Ｉ／Ｏ）ピンの一実施形態を示す。特に，図４ａ及び４ｂは，１２８のＬＥ２００を相互接続するＬＥ相互クロスバー・ネットワーク１０４の一実施形態を図示する。当業者は本発明の精神と範囲を逸脱することなく，より大きいあるいはより小さいＬＥ相互クロスバー・ネットワークを採用し得ることが理解できよう。図示された実施形態図に関して，４ａに示すように，ＬＥ相互クロスバー・ネットワーク１０４は，４つのサブネットワーク２２０を含む。最初の２つのサブネットワークであるサブネット０とサブネット１とは，７２の信号経路として使用され，一方，残る２つのサブネットワークであるサブネット２とサブネット３とは，６４の信号経路として使用される。…
【００２２】各サブネットワーク２２０は，第一ステージにおける，９又は８の８―８クロスバー２２０，第二ステージにおける，９－２０又は８－２０のクロスバー２２４又は２２６，第三ステージにおける，２０の８－８クロスバー２２８のいずれかを含む３ステージのクラウス（Ｃｌａｕｓ）ネットワークである。各ステージは，周知の「バタフライ」方式で相互に結合される。【００２３】更に詳細にＬＥ相互クロスバー・ネットワーク１０４を説明するために，前に挙げた参照文献として援用した米国特許第５，５７４，３８８号を参照する。
また，簡単に図５を参照するが，ここでは再構成集積回路を，他の再構成集積回路及び「ホスト」コンピュータ（図示せず）に相互接続するための再構成回路相互クロスバー・ネットワーク１１４ａ－１１４ｂの一実施形態を示す。図に示すように，図の実施形態では，再構成回路相互クロスバー・ネットワーク・ステージ０１１４ａ－１１４ｂは，再構成集積回路の６４のＩ／Ｏ信号を，再構成集積回路を他の再構成集積回路及び「ホスト」コンピュータに相互接続するクラウス・ネットワークの次のステージに結合するための４組の１６－１６クロスバー２３０を含む。…


【００２６】図８ａは，全ＬＥ２００の追跡データの全走査を出力するための走査レジスタ１０８の一実施形態を示す。図８で示される一実施形態例によれば，走査レジスタ１０８には，８つのフリップフロップの１６セットと，８つのマルチプレクサ２４４（すなわち，１２８のＬＥ２００が設けられている）の１５セットがあり，マルチプレクサ２４４は，フリップフロップ２４２のセットの間に配置されている。フリップフロップ２４２第０セットは，８つのＬＥ２００の第１群に結合している。マルチプレクサ２４４第０セットは，フリップフロップ２４２第０セットと論理素子２００との第２群に結合している。フリップフロップ２４２第１セットは，マルチプレクサ第０セットと結合しており，以下同様である。フリップフロップ２４２第０セットは，ＬＥ２００の出力を順次受けては伝播する。マルチプレクサ２４４（判決注：「２４２」は誤記）第０セットも，フリップフロップ２４２第０セットの出力又は８つのＬＥ２００の第２群の出力を連続的に提供する。フリップフロップ２４２第１セットは，マルチプレクサ２４４第０セットからの入力を，順次シーケンシャル的に伝搬する。フリップフロップ２４２のセットは，走査クロックに制御されるが，マルチプレクサ２４４のセットは，走査制御信号によって制御される。従って，（作動エミュレーション・クロックに比例して）適切に分割された周波数を持つ走査クロックを適用し，マルチプレクサ２４４のセットに適切な走査制御信号を選択的に適用することにより，クロック・サイクルにおける１２８全てのＬＥ２００のスナップショットを再構成可能回路１００から順次，走査して得ることができる。【００２７】図８ｂに目を向け，本発明の教示に基づき，部分走査レジスタ１３５及び動的再構成ネットワーク１３７の統合デバッグ機能体を更に詳細に説明する。図８ｂに示すように，動的再構成ネットワーク１３７は，複数のＬＥ２００と結合した複数の４：１マルチプレクサ５０２を含む。図示した一実施形態例によれば，動的再構成ネットワーク１３７は，１２８のＬＥ２００出力に結合した３２の４：１マルチプレクサを含む。従って，動的再構成ネットワーク１３７によって，ユーザーは，最大３２までのＬＥ２００状態値の選択サブセットを部分走査レジスタ１３５に再構成可能に経路指定することができる。【００２８】本発明の一実施形態によれば，部分走査レジスタ１３５は，８つのフリップフロップ５６２の４セットと，フリップフロップ５６２のセットの間に８つのマルチプレクサ５６４の３セットを含む。図１の一実施形態例に示すように，部分走査レジスタ１３５は，動的再構成ネットワーク１３７からの入力を受けて走査バス１３９に出す。特に，全走査レジスタ１０８とは異なり，部分走査レジスタ１３５は，選択したＬＥ２００のサブセット（例えば４分の１）の状態値を走査バス１３９に出力する。全走査レジスタ１０８と部分走査レジスタ１３５とが出力として走査バス１３９を分かち合う範囲で，走査コントロール１４２及び走査クロック１４０が，どちらの走査レジスタを活動状態にするかを選択的に制御する。特に，図示した一実施形態例によれば，ＬＥアレイ１０２内のユーザー選択のＬＥ２００を部分走査できるようにするためには，ユーザーは，走査コントロール１４２及び走査クロック１４０で部分走査レジスタ１３５を活動状態にするが，ＬＥアレイ１０２内のＬＥ２００全てを全走査できるようにするには，走査コントロール１４２及び走査クロック１４０信号で全走査レジスタ１０８を活動状態にする。しかし，当業者であれば，どちらの活動された走査レジスタを採用するかを決定する代替的な方法を認識できるであろう。例えば，本発明の代替的一実施形態において，走査レジスタ１０８と部分走査レジスタ１３５のどちらかは，単に走査クロック１４０の各々を希望のレジスタ，すなわち全走査レジスタ１０８又は部分走査レジスタ１３５に適用することで選択される。かくして本発明はその精神と範囲とを逸脱することなく，このような変形例を推測できる。


【００２９】このように，当業者は動的再構成ネットワーク１３７及び部分走査レジスタ１３５が再構成回路１００に新しいレベルの自由度を与え，ユーザーが負荷の多い再構成及び従来技術に固有の回路設計マッピングソフトの再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルに選択したＬＥのサブセットを動的に再構成して観察することを可能にするのである。更に全てのＬＥの状態値における完全なセットを観察する必要があるときには，再構成回路１００は革新的な全走査レジスタを与えられるのである。本発明によれば，統合デバッグ機能を備えた再構成集積回路が得られるので，エミュレーションシステムのユーザーは，あるクロック・サイクルには，ＬＥアレイ１０２のＬＥのサブセットを観察することを選択することもでき，他のクロック・サイクルには，ＬＥアレイ１０２を構成する全てのＬＥの状態値をも全走査して観察することも選択できる。【００３０】図９を参照すれば，トリガ入力を出力するためのトリガ回路素子１１０の一実施形態例のブロック図が示されている。示されるように図の実施形態では，トリガ回路素子１１０は，各コンパレーター・レジスタ回路２６０から各々１つ，４つのトリガ出力を生成する４つのコンパレーター・レジスタ回路２６０を含んでいる。各コンパレーター・レジスタ回路２６０は，信号パターンを記憶するパターン・レジスタ２６２と，ＬＥからの出力とパターン・レジスタ２６２の記憶されている内容とを比較する相等性コンパレーター２６４とを含んでいる。一実施形態では，信号パターンは，ＬＥあたり２ビットから成り，ハイ，ロー，及びコード化不要の値を採ることができる。記憶パターンが検出されると，常に，再構成回路１００外のトリガへの入力が生成される。換言すれば，図示した一実施形態では，４つのＬＥ内部状態事象が同時にモニターできる。【００３１】図１０は，本発明の一実施形態による，本発明の教示を組み込んだエミュレーションシステム１０００の例のブロック図である。図１１のエミュレーションシステムの図示した例によれば，エミュレータ１０６０と結合して通信できるホストシステム１０２０を含むエミュレーションシステム１０００が示される。図示されるように，エミュレータ１０６０は，エミュレーションアレイ・相互接続ネットワーク１０８０，構成回路１２２０，及びホストインターフェイス１２４０を含んでおり，図のように通信できるように結合している。本発明の教示に従えば，エミュレーションアレイ・相互接続ネットワーク１０８０は，本発明の動的再構成集積回路１２００ａ（判決注：「１２２０ａ」は誤記）―１２００ｎを含んでおり，回路設計を組み立てる前に特定の回路設計をエミュレートして「実現する」ようプログラムできるように構成された複数のＬＥを含んでいる。更に詳細に説明すれば，革新的な動的再構成集積回路１２００ａ（判決注：「１２２０ａ」は誤記）―１２００ｎによって，選択ＬＥの状態値のサブセット，前述の時間のかかる再コンパイル法，もしくは従来技術に典型的な従来技術の走査レジスタからの全走査出力を選択的に出力する経路選定ネットワークを，エミュレーションシステムのユーザーが，部分走査レジスタ経由で制御することが可能になる。従って，エミュレーションシステム１０００（判決注：「１００」は誤記）のように，本発明の革新的な特徴を組み込んだエミュレーションシステムを使えば，設計マッピングプログラムのように，複雑な回路設計ではしばしば何日もかかる方法で回路を変えたり，再コンパイルする方法を使ったりせず，このエミュレーションシステムのユーザーは，エミュレータ内の可視点を動的に変えることが可能になる。
(2)乙１発明について
ア乙１の１の記載
乙１の１（米国特許５７７７４８９号）は，本件出願と同様に，控訴人により出願され，本件特許の優先権主張日（平成１１年９月２４日）前の平成１０年７月７日に公開された刊行物である。本件各発明は，乙１の１の継続出願である米国特許出願（０８／９８５３７２号）に対する一部継続出願である米国特許出願（０９／４０４９２５号。乙２４）を優先権主張の基礎とする国際特許出願（ＰＣＴ／ＵＳ００／０３１３８号。乙２５）が国内移行され，特許されたものである。そして，乙１の１には，おおむね，以下の内容の記載がある（下記記載中に引用する図１，２，８については，別紙３を参照。）。
(ア)本発明は，フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）及びエミュレーションシステムの分野に関する（１欄８，９行）
(イ)背景事情
回路設計をエミュレートするエミュレーションシステムは，当分野では周知である。通常，従来のエミュレーションシステムは，汎用の統合デバッグ機能のないＦＰＧＡを用いて形成されている。エミュレートされる回路設計は，回路設計の「公式的」記述をコンパイルするとともに，回路設計をＦＰＧＡの論理素子（ＬＥｓ）上にマッピングすることによって，エミュレーションシステム上に「実現」される。これら汎用ＦＰＧＡは，そのエミュレーションシステムへの適用に関する限り，多くの不利な点を抱えている。第一に，ＦＰＧＡの内部にマップ化されている個々のノードにおける信号の状態が，直接的に観察できないということであり，これは，「隠された」ノードと呼ばれる。第二に，この「隠された」ノードにおける信号の状態を観察可能にするためには，再構成，そして，信号をＦＰＧＡの外に出し，ロジック・アナライザに入れるために，膨大な時間を費やす再コンパイルを必要とする。第三に，ロジック・アナライザにこれらの信号を持ち込むために，多数のＦＰＧＡのＩ／Ｏが占有される。更に，経路選定すべき付加的信号により，信号経路選定の輻輳が増加される。最後に，時間に鋭敏なアプリケーションに関しては，読み取りをトリガするイベントが検出される前に，信号をＦＰＧＡの外へ取り出さなければならないので，あるイベントの発生に応答して信号が読み取られるものとすると，「隠された」ノード上の信号が，正しい時刻に読み取られたか否かを知ることは困難である。
したがって，必要とされるものは，エミュレーションシステムへの使用に，より適合する統合デバッグ機能を備えた改良ＦＰＧＡである。以下に更に詳細に説明するように，本発明は，前記及び他の望ましい結果を達成する統合デバッグ機能を備えた改良ＦＰＧＡを提供し，このことは以下の説明により当業者に明白となろう（１欄１０～４４行）。


(ウ)図１を参照すると，本発明における改良されたＦＰＧＡ１００の主要な機能ブロックが図示されている。同図に示されているように，ＦＰＧＡ１００は，単一の集積回路（又はチップ）上に配置され，本発明の教示を具体化した拡張された論理素子のアレイ１０２を備える。従来のものと同様に，拡張された論理素子は回路設計の様々な素子を「実現」するために使用されるが，以下に詳細に示すように，従来のものとは異なり，拡張された論理素子は新しい革新的なデバック機能を備える（２欄３８～４７行）。
(エ)論理素子２００はまた，選択された出力を論理回路相互クロスバー・ネットワーク１０４及びオンチップ・デバッグ機構に出力するバッファ２１４ａと，選択された出力をＦＰＧＡ１００の外で直接観察するためにコンテキスト・バス１０６に出力するバッファ２１４ｂとを含んでいる（４欄１１～１５行。判決注：図２参照。）。
(オ)それぞれのノードの状態は，従来のＦＰＧＡにおいて通常行われる回路設計マッピングの再構成及び時間のかかる再コンパイルすることなく，ＦＰＧＡの外部から直接観測できる（４欄２５～２９行）。
(カ)図８は，追跡データを出力するための走査レジスタ１０８の一実施形態を示す。同図に示される実施形態例によれば，走査レジスタ１０８には，８つのフリップフロップの１６セットと，８つのマルチプレクサ２４４の１５セットがあり，マルチプレクサ２４４は，フリップフロップ２４２のセットの間に配置されている。フリップフロップ２４２第０セットは，８つの論理素子２００の第１群に結合している。マルチプレクサ２４４第０セットは，フリップフロップ２４２第０セットと論理素子２００との第２群に結合している。フリップフロップ２４２第１セットは，マルチプレクサ第０セットと結合しており，以下同様である。フリップフロップ２４２第０セットは，８つの論理素子２００の第１群の出力を順次受けては伝播する。マルチプレクサ２４２第０セットも，フリップフロップ２４２第０セットの出力又は８つの論理回路の第２群の出力を連続的に提供する。フリップフロップ２４２第１セットは，マルチプレクサ２４４第０セットからの入力を，順次シーケンシャル的に伝搬する。フリップフロップ２４２のセットは，走査クロックに制御されるが，マルチプレクサ２４４のセットは，走査制御信号によって制御される。したがって，（作動エミュレーション・クロックに比例して）適切に分割された周波数を持つ走査クロックを印加し，マルチプレクサ２４４のセットに適切な走査制御信号を選択的に印加することにより，ある特定のクロック・サイクルにおける１２８の論理素子のスナップショットを，ＦＰＧＡ１００から順次，走査して得ることができる（５欄６２行～６欄１５行）。
(キ)このように，特にエミュレーション・システムに好適な統合デバッグ機能を備えた改良ＦＰＧＡが記載されている（６欄３０～３２行）。
イ乙１発明の概要
前記アによれば，乙１発明は，概要，以下のようなものであると認められる。乙１発明は，エミュレーション・システムにおいて使用される統合デバッグ機能を備えた改良ＦＰＧＡに関するものである。従来の集積回路では，①集積回路中の節々の点である各ノードの信号の状態が直接的に観察できず「隠された」ノードとなっており，その観察のためにはＦＰＧＡの再構成や再コンパイルが必要なこと，②信号の取り出しのために多数の入出力ポート（Ｉ／Ｏ）が占有されること，③経路選定すべき付加的信号による信号経路選定の輻輳が増加すること，④イベントの発生に応答した信号読み取りであることから，正しい時刻に読み取られたか否かを知ることが困難であった。そこで，改良されたＦＰＧＡを提供すべく，選択された出力を走査レジスタ（乙１発明における「走査レジスタ」は，本件各発明における「全走査レジスタ」に相当する。以下同じ。）に出力するためにＬＥ内にバッファーを備え，当該バッファー（論理素子の数だけ存在する）を介して走査レジスタの入力線に接続することで，「隠された」ノードを全て，ＦＰＧＡの再構成や再コンパイルを必要とせずに，直接に観察可能にするものである。
(3)本件各発明の特徴
本件各発明の特許請求の範囲及び前記(1)によれば，本件各発明は，概要，以下のようなものであると認められる。
アエミュレーションシステムにおいては，開発，設計した集積回路の動作を実証するため，当該回路と等価な回路を再構成可能な集積回路上に模擬的に再現（エミュレート）し，外部から試験的な信号を入力して回路を動作させ，出力信号の状態を調べること等を通じて回路に不具合がないかの検証をすることが行われるが，本件各発明は，エミュレーションシステムにおいて使用される統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路に関する（【０００２】，【０００３】）。従来の集積回路では，①集積回路中の節々の点である各ノードの信号の状態が直接的に観察できず「隠された」ノードとなっており，その観察のためにはＦＰＧＡの再構成や再コンパイルが必要なこと，②信号の取り出しのために多数の入出力ポート（Ｉ／Ｏ）が占有されること，③経路選定すべき付加的信号による信号経路選定の輻輳が増加すること，④イベントの発生に応答した信号読み取りであることから，正しい時刻に読み取られたか否かを知ることが困難であること等の事情から，本来の動作が適切に行われず，⑤エミュレータの複雑化に伴い監視追跡時間も増大し，それにつれてエミュレーションの実行頻度が減少するといった問題があり，そのため，⑥一旦隠されたノードに容易にアクセスでき，再構成の必要を減少させることによって，許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にする統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路が必要とされていた（【０００３】，【０００４】）。


イそこで，本件各発明は，集積回路設計の回路素子をエミュレートするための複数の論理素子を備えるとともに，再構成可能なネットワーク及び部分走査レジスタを設け，全走査レジスタが全ての論理素子の信号状態値を捉えることができるのに対して（【００２６】），再構成可能なネットワークにより複数の論理素子の全部のうちの一部を部分集合として選択した上で，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，当該部分集合を部分走査レジスタに再構成可能に接続するようにし，選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を捉えることができるように構成したものである（【０００５】，【００２９】）。ウところで，前記(2)アによれば，乙１の１の背景事情の記載（１欄１１～３５行）は，本件明細書等の【０００３】に記載された背景情報のうち，前記アの①ないし④とほぼ同一の内容であることから，先行技術である乙１発明は，ＬＥアレイ及び走査レジスタの構成を採用することによって，本件明細書等の【０００３】に記載された背景情報のうち前記アの①ないし④の課題を解決するものであり，また，前記アの⑤の課題は，「隠された」ノードが観察可能となっていないことに起因して発生している不具合であるから，同課題も解決するものということができる。
エこれに対して，本件各発明は，前記イのうち，乙１発明に見られるＬＥアレイ及び走査レジスタの構成を除いた，その余の特有の構成である再構成可能なネットワーク及び部分走査レジスタの構成を採用することにより，「当業者は動的再構成ネットワーク１３７及び部分走査レジスタ１３５が再構成回路１００に新しいレベルの自由度を与え，ユーザーが負荷の多い再構成及び従来技術に固有の回路設計マッピングソフトの再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルに選択したＬＥのサブセットを動的に再構成して観察することを可能にする」（【００２９】），「動的再構成ネットワーク１３７が，ＬＥ１０２領域における，他の方法では隠されているノードが，エミュレータ及び／又はエミュレートされる回路の高速デバッグを容易にするために（部分走査レジスタ１３５を介して）アクセスすることにより，効率的な手段を提供する」（【００１１】）と記載されているように，⑦再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルにおいて，選択した論理素子の部分集合（サブセット）を動的に再構成して観察することを可能にし，さらに⑧デバッグの高速化・効率化を図るものということができる。
オそうすると，本件各発明は，前記アの①ないし⑤を背景として，⑥の課題のみならず，上記エの⑦及び⑧をも解決する発明ということができる。したがって，本件各発明は，前記アの①ないし⑤を背景として，一旦隠されたノードに容易にアクセスでき，再構成の必要を減少させることによって，許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にすること（前記アの⑥），再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルにおいて，選択した論理素子の部分集合（サブセット）を動的に再構成して観察することを可能にすること（前記エの⑦），及びデバッグの高速化・効率化を図ること（前記エの⑧）を課題ないし目的として，これらを解決する手段として，再構成可能なネットワーク及び部分走査レジスタの構成を採用したものと認められる。２争点(1)ウ（「部分走査レジスタ」（構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆ）の充足性）について
事案に鑑み，「部分走査レジスタ」（構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆ）の充足性（争点(1)ウ），「再構成可能なネットワーク」（構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇ）の充足性（争点(1)エ）について，まず，検討する。
(1)「部分走査レジスタ」の意義
ア部分走査レジスタは，「選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉え，そして走査バスに出力する」ものであり（構成要件１Ｄ），「選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する」もので，再構成可能なネットワークに結合したものであるが（構成要件１Ｅ），本件明細書等にその定義は記載されていない。もっとも，本件明細書等の【００１３】，【００２８】に，走査レジスタは，図１の走査レジスタとして全体を使用することも，図１の部分走査レジスタとして部分的に使用することもできることや，全走査レジスタとは異なり，部分走査レジスタは，選択したＬＥのサブセット（例えば４分の１）の状態値を走査バスに出力すること，さらには，走査レジスタと部分走査レジスタのどちらかは，単に走査クロックの各々を希望のレジスタ，すなわち全走査レジスタ又は部分走査レジスタに適用することで選択されることが記載されていることに照らすと，部分走査レジスタは，全走査レジスタに対する概念として規定されていることが分かる。


イ本件明細書等において，全走査レジスタ及び部分走査レジスタは，両者ともに，実施例で，【図８ａ】及び【図８ｂ】に示されるようなフリップフロップ（及びマルチプレクサ）が鎖状に連結されるという構成を採用し，共通の走査クロック及び走査制御信号を用いている点でも共通した構成であること，「特に，全走査レジスタ１０８とは異なり，部分走査レジスタ１３５は，選択したＬＥ２００のサブセット（例えば４分の１）の状態値を走査バス１３９に出力する。全走査レジスタ１０８と部分走査レジスタ１３５とが出力として走査バス１３９を分かち合う範囲で，走査コントロール１４２及び走査クロック１４０が，どちらの走査レジスタを活動状態にするかを選択的に制御する。」（【００２８】）との記載や，【００１３】及び【図１１】において全走査レジスタと部分走査レジスタとが共通の構成によって実現されることが示唆されていることに照らせば，全走査レジスタと部分走査レジスタは，ともに，ＦＰＧＡの再構成や再コンパイルを必要とすることなく，論理素子を直接に観察可能にする構成として共通性を有することが認められる。そして，前記１(2)のとおり，本件出願と同様に控訴人出願に係る先行技術である乙１発明のＬＥアレイ及び走査レジスタによって，「隠された」ノードが全て，ＦＰＧＡの再構成や再コンパイルを必要とすることなく，直接に観察可能となる。そうすると，本件各発明は，全走査レジスタと部分走査レジスタとが，ともに，ＦＰＧＡの再構成や再コンパイルを必要とすることなく，論理素子を直接に観察可能にするとの前記１(3)アの①の課題を解決する構成であることを前提に，部分走査レジスタについては，特に，選択した論理素子の部分集合を動的に再構成して，上記論理素子を観察することを可能にするものである。その際に，全走査レジスタは，全ての論理素子を観察対象とすることから，全ての論理素子と切替えを介することなく直接接続されるのに対し，部分走査レジスタは，選択により観察対象とする部分集合が切り替えられることから，全ての論理素子との接続において切替えのための構成を介在させる必要があり，当該切替えのための構成として「再構成可能なネットワーク」を必要とし，論理素子の部分集合と部分走査レジスタとの接続に係る期間として「エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて…接続する」（構成要件１Ｅ）ことが定められ，この点が，全走査レジスタと部分走査レジスタとの相違であると認められる。
ウしかして，全走査レジスタと部分走査レジスタとの相違から，部分走査レジスタの構成を採用するに当たって必要とされる「再構成可能なネットワーク」とは，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，部分走査レジスタに接続する論理素子の部分集合を，全ての論理素子から選択して切り替えるための構成であり，これに対して，選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を走査して捉え，そして出力するために，走査クロック又は走査制御信号を用いて処理することは，「部分走査レジスタ」が果たす役割として構成されている。このことは，本件明細書等の「部分走査レジスタは，ＬＥの選択された１つに再構成可能に結合され，使用可能とされた場合には，オペレーティング・クロックの特定クロック・サイクルにおいて，選択されたＬＥによりエミュレートされた信号状態値回路素子の記録を捉えて走査バスに出力するよう作動し，そこにおいて，部分走査レジスタは，オペレーティング・クロックに適切に比例した走査クロックの印加により使用可能とされる。」（【０００５】），「特に，図示した一実施形態例によれば，ＬＥアレイ１０２内のユーザー選択のＬＥ２００を部分走査できるようにするためには，ユーザーは，走査コントロール１４２及び走査クロック１４０で部分走査レジスタ１３５を活動状態にするが，ＬＥアレイ１０２内のＬＥ２００全てを全走査できるようにするには，走査コントロール１４２及び走査クロック１４０信号で全走査レジスタ１０８を活動状態にする。」（【００２８】），「動的再構成ネットワーク１３７及び部分走査レジスタ１３５が…再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルに選択したＬＥのサブセットを動的に再構成して観察することを可能にするのである。…本発明によれば，統合デバッグ機能を備えた再構成集積回路が得られるので，エミュレーションシステムのユーザーは，あるクロック・サイクルには，ＬＥアレイ１０２のＬＥのサブセットを観察することを選択することもでき，他のクロック・サイクルには，ＬＥアレイ１０２を構成する全てのＬＥの状態値をも全走査して観察することも選択できる。」（【００２９】）との記載から認められるところである。
このように，本件明細書等においては，「部分走査レジスタ」に走査クロック又は走査制御信号が印加されるものとされており，これに対して，「再構成可能なネットワーク」に走査クロック又は走査制御信号が印加される構成については，何らの記載も示唆もなく，また，「再構成可能なネットワーク」に対して走査クロック又は走査制御信号を印加することが，本件特許の優先権主張日当時の技術常識であったことを認めるに足りる証拠もない。また，控訴人が第２次補正と同日付けで提出した意見書（甲５８の４，乙１８）においても，本件各発明は，集積回路において，部分走査レジスタと再構成可能なネットワークを含むことが特徴の一つであると指摘した上で，「部分走査レジスタ」に走査クロックを印加することにより，エミュレーション・クロックのそのクロック・サイクルにおいて，再構成可能なネットワークにより選択された論理素子の部分集合の信号状態値を走査バスに出力するものであるとして，部分走査レジスタに走査クロックを印加することについては言及しているものの，「再構成可能なネットワーク」に走査クロックを印加することについては何らの記載も示唆もない。


そうすると，本件各発明においては，「再構成可能なネットワーク」は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，観察対象となる論理素子を選択して部分走査レジスタに出力する機能（エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する機能）を有し，「部分走査レジスタ」は，選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を走査して捉え，そして出力するために，走査クロック及び走査制御信号を用いて処理するものとして構成されているものと認められる。そして，「部分走査レジスタ」は，構成要件１Ｄの構成要素とされているだけでなく，構成要件１Ｅにおいて「再構成可能なネットワーク」に結合したものであるとされているところ，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を出力するための「再構成可能なネットワーク」の信号出力線に結合するためには，部分走査レジスタの信号入力線の数は，少なくとも，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線の数以上のものを備える必要があり，それによって，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と部分走査レジスタの信号入力線との結合が可能となり，かつ，「再構成可能なネットワーク」から出力される，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を，全て漏れなく部分走査レジスタによって捉えることが可能になるものと認められる。
これに対して，信号入力線の数が，観察対象となる選択された論理素子，すなわち捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数より少ないように構成されたレジスタは，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と結合することができず，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を全て漏れなく捉えることができないから，信号入力線の数が，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成されたレジスタの場合における，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と部分走査レジスタの信号入力線との結合が可能となり，かつ，「再構成可能なネットワーク」から出力される，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を，全て漏れなく部分走査レジスタによって捉えることが可能になるとの上記効果を奏することができない。エしたがって，本件各発明の１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆの「部分走査レジスタ」は，信号入力線の数が，観察対象となる選択された論理素子，すなわち捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成されたレジスタ，に限定されるものというべきである。
(2)フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢの充足性について
アフレキシブルプローブの実施態様Ⅰについて
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イフレキシブルプローブの実施態様Ⅱについて
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ウフレキシブルプローブの実施態様Ⅲについて


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エ小括
以上によれば，被告各製品のフレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢは，いずれも構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆの「部分走査レジスタ」に当たらない。
(3)控訴人の主張について
ア控訴人は，別紙１の図９の，８個の論理素子（４０１～４０８）の出力が，マルチプレクサ３００を介して，レジスタ１００に供給される場合において，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける各論理素子（４０１～４０８）の信号状態値（Ａ１～Ａ８）のうち，２個以上の論理素子（例えば４０１～４０４の４個）の信号状態値（Ａ１～Ａ４）をレジスタ１００が捉えて出力する態様は，構成要件１Ｄの「部分走査レジスタ」を充足する旨主張する。しかし，上記の別紙１の図９の態様においては，レジスタ１００の信号入力線（Ｄ）は１つであるのに対し，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数は４（論理素子４０１～４０４の出力値）であって，信号入力線の数が，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成されたレジスタではないから，構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆの「部分走査レジスタ」に当たらない。
なお，別紙１の図９の態様においては，控訴人が「再構成可能なネットワーク」に相当する旨主張するマルチプレクサ３００に，走査クロックが印加されているところ，前記(1)ウのとおり，本件明細書等には「再構成可能なネットワーク」に走査クロックが印加される構成については，何らの記載も示唆もなく，また，「再構成可能なネットワーク」に対して走査クロックを印加することが，本件特許の優先権主張日当時の技術常識であったことを認めるに足りる証拠もないのであるから，マルチプレクサ３００は，構成要件１Ｅの「再構成可能なネットワーク」に当たらないというべきである。
イ控訴人は，別紙１の図９については，走査クロックをカウンタに印加すること等の具体的構成を含めてそれ自体を侵害態様として主張したものではなく，マルチプレクサ３００につながれた「カウンタ」や，当該「カウンタ」に走査クロックを印加することは必須の要素ではなく，この点は，甲７８及び甲７９の説明において，「カウンタ」やこれに印加する走査クロックが特に用いられていないことからも裏付けられるところであって，別紙１の図９において重要な点は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの複数の信号状態値（Ａ１～Ａ４）がマルチプレクサ３００を介して順次レジスタに供給される点である旨主張する。しかし，別紙１の図９において，エミュレーション・クロックのある１クロック・サイクルにおける複数の論理素子（例えば４０１～４０４）の信号状態値（例えばＡ１～Ａ４）の入力を受けたマルチプレクサ３００が，これをエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの期間内にレジスタ１００に出力し，レジスタ１００がこれを全て漏れなく捉え，さらに次のエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける複数の論理素子（例えば４０５～４０８）の信号状態値（例えばＡ５～Ａ８）の入力を受けたマルチプレクサ３００が，同様に，これをエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの期間内にレジスタ１００に出力し，レジスタ１００がこれを全て漏れなく捉えるためには，エミュレーション・クロックの４倍の周波数の走査クロックをレジスタ１００に印加することはもちろん，マルチプレクサ３００に対しても，少なくとも同じ周波数の走査クロックを印加する必要があることは明らかである。


そして，甲７８（清水尚彦教授の鑑定意見書(3)）の１１頁の図５において，ＬＥ１ないし６から信号の入力を受け，レジスタに出力するマルチプレクサに対して，図面上は，制御信号が記載されていないものの，同号証の１２頁６ないし９行目には「レジスタは，１つの走査クロックの間に，その入力端子に供給された高々１つの信号状態値を出力することができる。したがって，レジスタに順次供給される上記４つの信号状態値（Ａ１～Ａ４）を捉えて出力するためには，走査クロックの４クロック・サイクルを必要とする。」と記載されている。この点，レジスタが４クロック・サイクルの走査クロックごとに信号状態値をマルチプレクサから取り込むためには，マルチプレクサも４クロック・サイクルの走査クロックごとに出力を切り替えざるを得ず，そのためには，マルチプレクサに対して，走査クロックの印加と，走査クロックによりマルチプレクサを切り替えるための信号を出力するカウンタに相当する構成が必要となることは明らかである。したがって，甲７８には，実質的には，別紙１の図９と同様の構成が示されているといえるのであって，甲７８が，別紙１の図９において，「カウンタ」や，当該「カウンタ」に走査クロックを印加することが必須の要素ではないことの根拠となるものではない。また，甲７９（藤田昌宏教授の鑑定意見書(4)）の５頁の図Ａにおいても，同様に，ＬＥ１ないし４から信号の入力を受け，レジスタに出力するマルチプレクサに対して，図面上は，制御信号が記載されていないものの，同号証の６頁７ないし１１行目には，「マルチプレクサは，走査クロックに同期した制御信号に従って，論理素子ＬＥ１～ＬＥ４のうちの複数（例えばＬＥ１～ＬＥ３）から出力された信号状態値を順次レジスタに供給する。レジスタは，マルチプレクサを介して順次供給された複数の信号状態値を，走査クロックに同期して捉えて（内部メモリに書き込んで）出力する。」と記載されているように，マルチプレクサに対して，走査クロックに同期した制御信号が印加されていることが明らかである。したがって，甲７９も，別紙１の図９において，「カウンタ」や，当該「カウンタ」に走査クロックを印加することが必須の要素ではないことの根拠となるものではない。そして，レジスタの前段に，マルチプレクサ（カウンタやカウンタに走査クロックを印加しないもの）が設けられ，マルチプレクサの入力の切替えによりマルチプレクサへ入力される信号状態値が順次レジスタに供給される構成が，本件特許の優先権主張日当時公知であったとしても，それだけでは，本件各発明の「再構成可能なネットワーク」が同様の構成を備えるものと解することはできないし，本件明細書等にも「再構成ネットワーク」として上記構成を採用することについての何らの記載も示唆もない。加えて，レジスタの前段にマルチプレクサを設けて，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける複数の信号状態値がマルチプレクサを介して順次レジスタに供給されるという構成だけでは，エミュレーション・クロックのある１クロック・サイクルにおける複数の論理素子の信号状態値の入力を受けたマルチプレクサが，これをエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの期間内にレジスタに出力し，レジスタがこれを全て漏れなく捉え，さらに次のエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける複数の論理素子の信号状態値の入力を受けたマルチプレクサが，同様に，これをエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの期間内にレジスタに出力し，レジスタがこれを全て漏れなく捉えることはできないのであって，これを可能とするためには，エミュレーション・クロックに適切に比例した走査クロックをレジスタに印加することはもちろん，マルチプレクサに対しても，同様の走査クロックを印加する必要があることは，上記において説示したとおりである。しかし，本件明細書等には，「再構成ネットワーク」に対して，走査クロックが印加されることについての記載も示唆もないことは，前記(1)ウのとおりである。
ウ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


しかし，レジスタの前段にマルチプレクサが設けられ，マルチプレクサの入力の切替えによりマルチプレクサへ入力される信号状態値が順次レジスタに供給される構成が本件特許の優先権主張日当時公知であったとしても，それだけでは，本件各発明の「再構成可能なネットワーク」が同様の構成を備えるものと解することはできないし，上記構成において本件各発明と同一の作用効果を奏するためには，エミュレーション・クロックに適切に比例した走査クロックをレジスタに印加することはもちろん，マルチプレクサに対しても，同様の走査クロックを印加する必要があるところ，本件明細書等には，「再構成可能なネットワーク」に対して，走査クロックが印加されることについての記載も示唆もないことは，前記イのとおりである。また，本件明細書等の図１１の再構成回路１１００におけるマルチプレクサ１１０６は，全走査モードのための論理素子からの直接の信号状態値と，部分走査モードのための動的再構成ネットワーク１３７からの部分集合としての信号状態値とを切り替えるものであるところ，マルチプレクサ１１０６は，「再構成可能なネットワーク」に相当する動的再構成ネットワーク１３７を構成する要素ではない。また，再構成回路１１００は，「分離した部分走査レジスタ１３５と（徹底的）走査レジスタ１０８とを採用する代わりに，…徹底的走査モードで全追跡／ノードの出力を，又は部分走査モードで，追跡／ノードの選択されたサブセットの出力を，走査レジスタ１１０８に選択的に供給するマルチプレクサ１１０６を使用する。換言すれば，走査レジスタ１１０８は，図１の走査レジスタ１０８として全体を使用することも，図１の部分走査レジスタ１３５として部分的に使用することもできる。」（【００１３】）というものである。したがって，再構成回路１１００におけるマルチプレクサ１１０６による切替えは，本件明細書等の図１の本件各発明の再構成集積回路１００について，「エミュレーションシステムのユーザーは，あるクロック・サイクルには，ＬＥアレイ１０２のＬＥのサブセットを観察することを選択することもでき，他のクロック・サイクルには，ＬＥアレイ１０２を構成する全てのＬＥの状態値をも全走査して観察することも選択できる。」【００２９】と記載されているのと同様に，少なくともエミュレーション・クロック単位で行われるものと解され，走査クロックにより切替えが行われるものとは認め難い。このことは，【図１１】において，走査レジスタ１１０８には走査クロック１４０が印加されることが図示されているのに対して，マルチプレクサ１１０６には走査クロック１４０が印加されることが図示されていないことからも裏付けられるところである。そうすると，本件明細書等の図１１は，「再構成可能なネットワーク」に走査クロックが印加されることを記載又は示唆するものでもない。エ以上によれば，控訴人の前記主張は，いずれも採用することができない。３争点(1)エ（「再構成可能なネットワーク」〔構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇ〕の充足性）について
(1)「再構成可能なネットワーク」の意義
ア「再構成可能なネットワーク」は，「上記エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する」もので，複数の論理素子と部分走査レジスタに結合したものである（構成要件１Ｅ，５Ｇ，，５Ｈ，７Ｇ）。本件各発明の構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する」中の「接続」の意義については，前記１(3)オのとおり，本件各発明の課題が，選択した論理素子の部分集合（サブセット）を動的に再構成して観察することを可能にするものであることからすれば，物理的な配線がつながっているというだけでは足りず，つながった配線を通して信号状態値の記録を捉えて出力することが可能な状態であることを意味すると解するのが相当である。
そうすると，構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する」に当たるというためには，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの間に，選択された論理素子の部分集合と部分走査レジスタとが，つながった配線を通して信号状態値の記録を捉えて出力することが可能な状態にあることが必要である。
イまた，前記２(1)ウのとおり，本件各発明において，「再構成可能なネットワーク」とは，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，部分走査レジスタに接続する論理素子の部分集合を，全ての論理素子から選択して切り替えるための構成であり，本件明細書等には「再構成可能なネットワーク」に走査クロック又は走査制御信号が印加される構成については，何らの記載も示唆もなく，これが本件特許の優先権主張日当時の技術常識であったことを認めるに足りる証拠もないこと，これに対して，選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を走査して捉え，そして出力するために，走査クロック又は走査制御信号を用いて処理することは，「部分走査レジスタ」が果たす役割として構成されていることが認められる。そうすると，本件各発明においては，「再構成可能なネットワーク」は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，観察対象となる論理素子を選択し，選択された論理素子の部分集合のエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を，部分走査レジスタに出力する機能（エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを，選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する機能）を有するものである。これに対し，「再構成可能なネットワーク」に対して走査クロックを印加することにより，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルよりも細分化した走査クロック単位で，選択された論理素子の部分集合のエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を，さらに小さな部分集合の信号状態値ごとに選択して切り替える構成（エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルよりも細分化された走査クロック単位で，部分走査レジスタを，選択された論理素子の部分集合よりもさらに小さな部分集合ごとに再構成可能に接続する構成）は，「部分走査レジスタ」が果たすべき役割を，「再構成可能なネットワーク」において実現するものであって，本件各発明の作用効果の観点からも異なる手段を開示するものであり，本件明細書等において，そのような構成ないし手段を採用し得るとする記載又は示唆を見出すことはできない。


したがって，本件各発明の１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「再構成可能なネットワーク」は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタに接続する論理素子の部分集合を，全ての論理素子から選択して切り替える構成であって，印加された走査クロックによって，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルよりも細分化された走査クロック単位で，選択された論理素子の部分集合をさらに小さな部分集合ごとに選択して切り替える態様を含まないものに限定されると解するのが相当である。言い換えるならば，構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「上記エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する」とは，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを選択された論理素子の部分集合のみに接続することを意味するものであって，論理素子の部分集合と部分走査レジスタとが，エミュレーション・クロックに適切に比例した走査クロック単位でさらに小さな部分集合ごとに接続が変更されるものは，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを選択された論理素子の部分集合のみに接続するものということはできないから，上記要件を充足しないというべきである。この点，本件明細書等に「再構成可能なネットワーク」に走査クロック又は走査制御信号が印加される構成については，何らの記載も示唆もなく，これが本件特許の優先権主張日当時の技術常識であったことを認めるに足りる証拠もない。また，本件明細書等の【００２７】，【００２８】及び【図８ｂ】において，本件各発明における一実施形態ではあるものの，「再構成可能なネットワーク」として，１２８の論理素子から３２の選択サブセット（部分集合）の信号状態値を部分走査レジスタに対し出力し，部分走査レジスタが，「再構成可能なネットワーク」からの出力を受け入れる３２の信号入力線を備えることが記載され，部分走査レジスタと「再構成可能なネットワーク」とが，３２の信号入力線と信号出力線により結合され，「再構成可能なネットワーク」に走査クロック又は走査制御信号を印加することによってさらに小さな部分集合ごとに切り替えることのない態様が示されている。これらのことをも踏まえると，印加された走査クロックによって，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルよりも細分化された走査クロック単位で，選択された論理素子の部分集合をさらに小さな部分集合ごとに選択して切り替える態様の再構成可能なネットワークを採用することは，本件明細書等には何らの記載も示唆もなく，また，本件明細書等に記載された上記実施形態とは明らかに異なる構成及び動作を示すネットワークを採用するものである。かかる態様の再構成可能なネットワークは，前記２(1)ウのとおり，「再構成可能なネットワーク」が，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する機能を有し，「部分走査レジスタ」が，選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を走査して捉え，そして出力するために，走査クロック及び走査制御信号を用いて処理するものとして構成されている本件各発明の技術的思想とは異なる発明を開示するものというほかない。
(2)ダイナミックプローブの充足性について
前記(1)アのとおり，構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する…再構成可能なネットワーク」に当たるというためには，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの間に，選択された論理素子の部分集合と部分走査レジスタとが，つながった配線を通して信号状態値の記録を捉えて出力することが可能な状態にあることが必要である。
被告各製品におけるダイナミックプローブは，リードバックキャプチャを実行することにより，全ての論理素子の信号状態値がまずコンフィギュレーションメモリに格納され，その後，ＦＡＲレジスタにおいてコンフィギュレーションメモリから読み出すべき論理素子の信号状態値が格納されたフレームのアドレスを指定することで，コンフィギュレーションメモリに格納されたデータのうち，指定されたフレームに格納されたデータのみがＦＤＲＯレジスタに取り込まれ，バスへと出力されるものである。すなわち，全ての論理素子の信号状態値をコンフィギュレーションメモリに格納するために，論理素子とコンフィギュレーションメモリが一旦接続され（つながった配線を通して信号状態値の記録を捉えて出力することが可能な状態とされ），その後，コンフィギュレーションメモリからＦＤＲＯレジスタにデータを取り込むために，コンフィギュレーションメモリとＦＤＲＯレジスタとを接続する（つながった配線を通して信号状態値の記録を捉えて出力することが可能な状態とされる）ものといえる。
そうすると，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルの間に，ＦＤＲＯレジスタ（控訴人の主張によれば「部分走査レジスタ」に相当する。）と接続されるのは，コンフィギュレーションメモリ（控訴人の主張によれば「再構成可能なネットワーク」の一部に相当する。）の部分集合であって，論理素子の集合ないし部分集合ではなく，論理素子の部分集合とＦＤＲＯレジスタとが，つながった配線を通して信号状態値の記録を捉えて出力することが可能な状態は一度として生じておらず，ＦＤＲＯレジスタは，単に，論理素子の信号状態値全てが格納されたコンフィギュレーションメモリから，選択した論理素子の信号状態値のデータを取得しているにすぎない。このように被告各製品のダイナミックプローブにおけるリードバックキャプチャによるコンフィギュレーションメモリへの論理素子の信号状態値の格納及びＦＡＲレジスタによるＦＤＲＯレジスタに対する信号状態値のデータの出力の構成は，本件明細書等の【図１】及び【図８ｂ】にあるような，論理素子アレイ（１０２）から入力された信号状態値のうち，動的再構成ネットワーク（１３７）（マルチプレクサ（５０２））によって選択されたものをそのまま部分走査レンジスタ（１３５）に出力する構成とは，明らかに異なるものというべきである。したがって，被告各製品におけるダイナミックプローブは，本件各発明の構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「上記エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する，…再構成可能なネットワーク」を充足しないというべきである。
(3)フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢの充足性について前記(1)イのとおり，構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「上記エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する…再構成可能なネットワーク」とは，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを選択された論理素子の部分集合のみに接続することを意味するものであって，論理素子の部分集合と部分走査レジスタとが，エミュレーション・クロックに適切に比例した走査クロック単位でさらに小さな部分集合ごとに接続が変更されるものは，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタを選択された論理素子の部分集合のみに接続するものということはできないから，上記要件を充足しないというべきである。


アフレキシブルプローブの実施態様Ⅰについて
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
イフレキシブルプローブの実施態様Ⅱについて
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●
ウフレキシブルプローブの実施態様Ⅲについて
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
エ小括
以上によれば，被告各製品のフレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢは，いずれも構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇの「再構成可能なネットワーク」に当たらない。
４争点(2)（均等侵害の成否）について
(1)均等侵害について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●


しかし，前記３のとおり，被告各製品のフレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢは，「部分走査レジスタ」（構成要件１Ｄ，５Ｆ，７Ｅ及び７Ｆ）のみならず，「再構成可能なネットワーク」（構成要件１Ｅ，５Ｇ，５Ｈ及び７Ｇ）の要件を充足しない。そうすると，均等侵害の成否について検討するまでもなく，被告各製品のフレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢは，本件発明１，３ないし７の技術的範囲に属しないこととなるが，事案に鑑み，念のため，以下において，均等侵害が成立するか否かを検討することとする。
(2)均等侵害の要件
特許請求の範囲に記載された構成中に，相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても，①同部分が特許発明の本質的部分ではなく，②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，同対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁判所平成６年（オ）第１０８３号平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。
ところで，特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。
そして，特許発明における本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて認定されるべきであるが，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが，優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書に記載されていない従来技術も参酌して認定されるべきである（当庁平成２７年（ネ）第１００１４号平成２８年３月２５日判決参照）。
(3)本件各発明の本質的部分
ア前記１(3)のとおり，本件明細書等に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは，乙１発明の課題と重複するものであるところ，本件明細書等には乙１発明の記載がなく，従来技術に照らして客観的に見て不十分であるから，本件各発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び本件明細書等の記載に加えて，優先権主張日の従来技術たる乙１発明との比較から認定されるべきである。そして，特許請求の範囲，本件明細書等の記載及び従来技術（乙１発明）によれば，前記１(3)オのとおり，本件各発明は，一旦隠されたノードに容易にアクセスでき，再構成の必要を減少させることによって，許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にすること，再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルにおいて，選択した論理素子の部分集合（サブセット）を動的に再構成して観察することを可能にすること，及びデバッグの高速化・効率化を図ることを課題ないし目的とするものである。そして，本件各発明は，上記課題ないし目的を解決する手段として，前記２(1)ウのとおり，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，観察対象となる選択された論理素子の部分集合を部分走査レジスタに再構成可能に接続する「再構成可能なネットワーク」と，選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおける信号状態値を走査して捉え，そして出力する「部分走査レジスタ」という構成要件１Ｄ及び１Ｅに記載された特徴的な構成を採用したものである。
そうすると，「選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉え，そして走査バスに出力する部分走査レジスタ」（構成要件１Ｄ）及び「上記エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて，上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する…再構成可能なネットワーク」（構成要件１Ｅ）は，いずれも，本件各発明の課題の解決を実現するために不可欠な構成である。


そして，前記３(1)イのとおり，「再構成可能なネットワーク」は，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で，部分走査レジスタに接続する論理素子の部分集合を，全ての論理素子から選択して切り替える構成であって，印加された走査クロックによって，エミュレーション・クロックの１クロック・サイクルよりも細分化された走査クロック単位で，選択された論理素子の部分集合をさらに小さな部分集合ごとに選択して切り替える態様を含まないものに限定されることから，前記２(1)ウのとおり，「選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉え，そして走査バスに出力する部分走査レジスタ」であるためには，「部分走査レジスタ」の具体的な構成として，選択された論理素子の部分集合からの信号状態値を出力するための「再構成可能なネットワーク」の信号出力線に結合するために，その信号入力線の数が，観察対象となる選択された論理素子，すなわち捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成されたレジスタであることが必要とされ，これによって，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と部分走査レジスタの信号入力線との結合が可能となり，かつ，「再構成可能なネットワーク」から出力される，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を，全て漏れなく部分走査レジスタによって捉えることが可能になるとの効果があるものである。これに対して，信号入力線の数が，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数より少ないように構成されたレジスタは，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と結合することができず，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を全て漏れなく捉えることができないから，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成されたレジスタの場合における上記の効果を奏することができない。イ前記アによれば，本件各発明は，一旦隠されたノードに容易にアクセスでき，再構成の必要を減少させることによって，許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にすること，再コンパイルを必要とせずに，所与のクロック・サイクルにおいて，選択した論理素子の部分集合（サブセット）を動的に再構成して観察することを可能にすること，及びデバッグの高速化・効率化を図ることを課題ないし目的とし，これを解決する手段として，「再構成可能なネットワーク」とあいまって，信号入力線の数が，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成された「部分走査レジスタ」を採用することによって，「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と部分走査レジスタの信号入力線との結合が可能となり，かつ，「再構成可能なネットワーク」から出力される，選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を，全て漏れなく捉え，そして出力することが可能になるとの作用効果を有するものであって，かかる「部分走査レジスタ」の構成は，本件各発明の課題を解決するために不可欠の部分であって，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分というべきである。
ウ控訴人の主張について
控訴人は，「部分走査レジスタ」に関して本件各発明に特徴的なのは，レジスタをして，論理素子の全部ではなく，「部分」集合の信号状態値をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクル単位で選択的に捉えて出力させるように構成した点，すなわち，「選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉え，そして走査バスに出力する」（構成要件１Ｄ）ように部分走査レジスタを動作させる点が，本件各発明の特徴的部分である旨主張する。しかし，選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの１クロック・サイクルにおいて捉え，そして走査バスに出力すること，すなわち，所与のクロック・サイクルにおいて，選択した論理素子の部分集合（サブセット）を動的に再構成して観察することを可能にすることは，本件各発明の解決手段であると同時に，課題ないし目的であって，本件各発明は，かかる課題ないし目的を解決するために，その具体的構成として，前記イのとおり，「再構成可能なネットワーク」とあいまって，信号入力線の数が，捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成された「部分走査レジスタ」を採用しているのであって，この点は，本件各発明における本質的部分であるというべきである。したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。(4)フレキシブルプローブの実施態様ⅠないしⅢについて●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●５争点(3)（被告各製品は本件発明３，４及び６の技術的範囲に属するか）に
ついて
本件発明３，４及び６は，いずれも本件発明１及び５に所定の構成要件を付加したものであるが，被告各製品は，前記２ないし４のとおり，本件発明１及び５の構成要件を充足せず，また，これらと均等なものでもないから，本件発明３，４及び６の技術的範囲にも属しない。
６争点(5)（間接侵害の成否）について
控訴人は，本件発明５及び６に関し，被告各製品は，少なくとも本件発明５又は６に係るエミュレーションシステムの「生産にのみ用いる物」に当たるから，被告各製品を譲渡等する行為については特許法１０１条１号の間接侵害が成立する旨主張する。
控訴人の主張は必ずしも判然とはしないが，本件発明５及び６はいずれも物である「エミュレーションシステム」（構成要件５Ｉ，６Ｂ）に関する発明であるところ，エミュレータ（エミュレーションに使用される集積回路であるＦＰＧＡを含む物）である被告各製品は，エミュレーションシステムの生産にのみ用いられる物となる場合があるものとして，その譲渡等は間接侵害に当たる旨主張するものと善解できる。


平成２７年５月２７日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１５０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年３月２５日
判               決
原告       村田機   械株式   会社
訴訟代理人弁護士       富岡英   次
同               高石秀   樹
訴訟代理人弁理士       弟子丸     健
同               山本泰   史
被告     特許庁   長官
指定代理人      栗田雅   弘
同                          石川好   文同                          窪田治   彦同                          田中敬   規
主                 文
１特許庁が不服２０１３－７２９５号事件について平成２６年５月２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等（争いがない事実又は文中掲記の証拠により容易に認定できる事実）
原告は，発明の名称を「オーバーヘッドホイスト搬送車」とする発明について，平成２３年１０月２１日を出願日とする特許出願（特願２０１１－２３１７０７号。ただし，２００３年３月２０日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理２００２年６月１９日，２００２年１０月１１日米国〕を国際出願日として出願した特願２００４－５１５６１５号を原々出願として，平成２３年５月２３日に分割出願した特願２０１１－１１５０１０号を原出願とする分割出願〔甲３〕。以下「本件出願」という。）をしたが，平成２５年１月１０日付けで拒絶査定を受けたため，同年４月１９日付けで，拒絶査定に対する不服の審判を請求した。特許庁は，上記請求を不服２０１３－７２９５号事件として審理した結果，平成２６年５月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同月１９日，原告に送達した。
２特許請求の範囲
本件出願の特許請求の範囲の記載（請求項の数は１。ただし，平成２６年１月１０日付け手続補正書による補正後のもの。甲１７）は，以下のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明」という。また，上記補正後の本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。）。
「【請求項１】
オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車であって，前記オーバーヘッドホイストは，移動ステージ及びこの移動ステージの下方に取り付けられカセットポッドを把持するホイスト把持部を有し，前記オーバーヘッドホイスト搬送車は，所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し，且つ，前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下
方位置に搭載し，
前記移動ステージは，前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドがオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第１の位置と，前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第２の位置との間で，前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ，前記ホイスト把持部は，前記第１の位置から前記オーバーヘッドホイスト搬送車の直下に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置し，且つ，前記第２の位置へ移動した後に第２の位置からその直下の前記第１の位置からの下降位置とは異なる高さの位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置するオーバーヘッドホイ
スト搬送車」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は，本件発明は，特開平１０－４５２１３号公報（甲２。以下「刊行物２」という。）記載の発明（以下「刊行物２発明」という。）及び国際公開第２００２／０３５５８３号（甲１。以下「刊行物１」という。）に記載された事項（以下「刊行物１事項」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件出願は拒絶されるべきである，というものである。
４審決の認定した刊行物２発明の内容，本件発明と刊行物２発明との一致点及び相違点並びに刊行物１事項の内容は，以下のとおりである。
(1)刊行物２発明の内容
「昇降部３ｃを搭載した走行部３ａであって，
前記昇降部３ｃは，物品Ｂを把持する把持具３ｄを有し，前記走行部３ａは，走行経路を画定する案内レール１に沿って吊り下げられて移動し，且つ，前記昇降部３ｃを前記案内レール１よりも下方位置に搭載し，前記把持具３ｄは，前記走行部３ａの直下に下降して物品Ｂを移載し，且つ，その直下の下降位置とは異なる高さの位置に下降して物品Ｂを移載する走行部３ａ」
(2)本件発明と刊行物２発明との一致点
「オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車であって，前記オーバーヘッドホイストは，被移載物品を把持するホイスト把持部を有し，前記オーバーヘッドホイスト搬送車は，所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し，且つ，前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下
方位置に搭載し，
前記ホイスト把持部は，前記オーバーヘッドホイスト搬送車の直下に下降して被移載物品を取り上げ又は配置し，且つ，その直下の下降位置とは異なる高さの位置に下降して被移載物品を取り上げ又は配置するオーバーヘッドホイスト搬送車」
(3)本件発明と刊行物２発明との相違点
（相違点１）
「本件発明では，「下方にホイスト把持部が取り付けられた移動ステージを有し，前記移動ステージは，前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドがオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第１の位置と，前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第２の位置との間で，前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ，前記ホイスト把持部は，前記第１の位置及び第２の位置から異なる高さの位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する」ように構成しているのに対し，刊行物２発明では，移動ステージを有していない点。」
（相違点２）
「本件発明では，被移載物品が「カセットポッド」であるのに対し，刊行物２発明では，被移載物品について特に限定していない点。」
(4)刊行物１事項の内容
「下方にグリッパが取り付けられた伸長可能アームを有し，前記伸長可能アームは，前記グリッパに把持されたウェハキャリアがキャリア搬送車内に位置する一方の位置と，前記グリッパに把持されたウェハキャリアの全部がキャリア搬送車の外に位置する他方の位置との間で，前記グリッパを水平方向に移動させ，前記グリッパは，前記一方の位置及び他方の位置から異なる高さの位置に下降してウェハキャ
リアを取り上げ又は配置することができる構造」


第３原告主張の取消事由
審決には，以下のとおりの認定判断の誤りがあるから，取り消されるべきである。１取消事由１（刊行物２発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り）
(1)刊行物２発明の認定の誤りについて
審決は，刊行物２の段落【００１９】，【００２０】，【００２２】を引用して刊行物２発明を認定した。しかし，刊行物２の段落【００２１】の記載によれば，刊行物２発明においては，①物品載置台１１は，水平揺動自在の移動棚であり，②この物品載置台１１が，移動体３の走行経路に進出する状態と，走行経路の側脇に引退する状態とに切り換えられ，物品載置台１１は，通常，走行経路の側脇に引退する状態に維持し，移動体３の昇降部３ｃの昇降を許容してステーションＳＴに対する物品移載を許容するものである。これらの事項は，本件発明と対比するに当たって重要な構成であり，審決がこれらの事項を刊行物２発明の内容として認定しなかったのは，誤りである。
(2)審決の一致点・相違点の認定の誤りについてア前記(1)のとおり，審決は刊行物２発明の認定を誤っており，また審決の認定する一致点のうち，「前記ホイスト把持部は、…その直下の下降位置とは異なる高さの位置に下降して」との部分は、下降を開始する位置が記載されていないので不正確である。正しい認定に基づけば，一致点は以下のとおりと認定されるべきである。「オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車であって、前記オーバーヘッドホイストは、被移載物品を把持するホイスト把持部を有し、前記オーバーヘッドホイスト搬送車は、所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し、且つ、前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下方位置に搭載
し、
前記ホイスト把持部は、前記オーバーヘッドホイスト搬送車の真下に下降して被移載物品を取り上げ又は配置するオーバーヘッドホイスト搬送車。」イまた，前記(1)のとおりの刊行物２発明の認定によれば，相違点１は，以下のとおりと認定されるべきである（下線部分が審決の認定と異なる部分）。「本件発明は、下方にホイスト把持部が取り付けられた移動ステージを有し、前記移動ステージは、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドがオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第１の位置と、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第２の位置との間で、前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ、前記ホイスト把持部は、前記第１の位置から前記オーバーヘッドホイスト搬送車の真下に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置し、且つ、第２の位置へ移動した後に第２の位置からその真下の前記第１の位置からの下降位置とは異なる高さの位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する、ように構成しているのに対し、刊行物２発明は、移動ステージを有しておらず、前記把持具３ｄは、物品載置台１１が走行経路の側脇に引退した状態で、前記走行部３ａの真下に位置する加工装置５のステーションＳＴへ下降して物品Ｂを移載し、且つ、走行部３ａの位置から、物品載置台１１が走行経路に進出した状態で、前記加工装置５のステーションＳＴより高い位置にある前記物品載置台１１へ下降して物品Ｂを移載するように構成している点。」
(3)審決は正しい相違点についての容易想到性を判断しなかったものであり，同誤りは審決の結論に影響を与えるから，審決は取り消されるべきである。２取消事由２（刊行物１事項の認定の誤り及びこれに基づく相違点１の容易想到性の判断の誤り）
(1)刊行物１事項に関する認定の誤り
アグリッパの昇降動作について
審決は，刊行物１事項について，刊行物１に記載された伸長可能アームは，「摘記事項オの記載からみて・・上記一方の位置でも，グリッパを上昇及び下降させてウェハキャリアを持ち上げ及び載せている」旨を認定した。(ｱ)しかし，まず，審決が認定の根拠とした摘記事項オは，「他方の位置（キャリア移載車外の位置）」におけるグリッパ（ウィンチ及びロープ）の昇降動作を示したものであり，上記「一方の位置」（キャリア移載車内の位置）におけるグリッパの昇降動作を説明したものではない。次に，刊行物１のＦＩＧ１ｂには，審決のいう「他方の位置」（キャリア移載車外の位置）にグリッパの昇降動作が上下方向の矢印で表示されているのに対し，「一方の位置」（キャリア移載車内の位置）に対応するＦＩＧ１ａには，グリッパの昇降動作を示す上下方向の矢印は表示されていない。さらに，刊行物１には，グリッパ（ウィンチ及びロープ）がキャリア移載車２１内の位置（一方の位置）で上昇及び下降する旨の記載は存在しない。したがって，刊行物１事項の「一方の位置」ではグリッパは上昇及び下降するものではなく，審決の認定は誤りである。
(ｲ)なお，技術常識として，面上に配置された物品を横方向に移動させる際，面同士の摩擦を低減させるために，物品を微小高さだけ持ち上げて浮かし，横方向に移動させることがあり，「一方の位置」において，ウェハキャリア１のコネクタとグリッパとの着脱の際にグリッパが僅かに上下動することがあるとしても，これは，本件発明の「第２の位置へ移動した後に第２の位置から…固定棚へ下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する」と規定した昇降動作とは異なる。本件発明にいう垂直移動とは，「物品の出入れに不可欠な微小移動は含まない」と解するべきであり，特許庁は，無効２０１２－８０００４８号審決（甲２０）ではそのような判断をしている。
イ伸長可能アームの位置について
審決は，刊行物１事項の伸長可能アームが，「懸架軌道（ベイ間レールトラック１０及びベイ内レールトラック２０）よりも上方位置に搭載され」ていることを認定していない点で，誤っている。
被告は，水平方向にウェハキャリアを移動可能な機構は，レールトラック１０及び２０の上方にあっても下方にあっても，水平移動機能については同様の動作を行うことが可能であると主張する。しかし，刊行物１の設備においては，伸長可能アーム２３をレールトラック２０の下方に配置したのでは，ウェハキャリアを水平移動させることができないのであり，同主張は，刊行物１に開示されている構成の技術的意義を
無視したものであり，誤りである
ウ「キャリア搬送車」について


刊行物１事項の設備においては，物品の搬送を車両１１に，物品の移載をキャリア移載車２１に分担させているので，「キャリア搬送車」の認定は誤りであり，「合流した状態の車両１１とキャリア搬送車２１」と認定すべきである。(2)相違点１についての審決の判断方法及び個別の判断に関する誤り審決は，相違点１の相違点が一つに過ぎないかのように認定した上で，この相違点について刊行物１事項を刊行物２発明とを組み合わせることにより，本件発明に容易に想到するかのように判断した。しかし，相違点１は，以下のとおり具体的には二つの相違点を含むものであり，審決は，それぞれの相違部分について個別に検討することなく容易想到性を判断したから，その判断方法には誤りがある。また，審決は，二つの相違点について，以下のとおり判断を誤ったから，その点からも審決の判断は誤りである。
ア相違点１－１「下方にホイスト把持部が取り付けられた移動ステージを有し、前記移動ステージは、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドがオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第１の位置と、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第２の位置との間で、前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ」るが、刊行物２発明では、移動ステージを有さず、且つ、物品載置台が水平揺動して走行経路に進出するようになっているので、ホイスト把持部が第１の位置から第２の位置へ水平方向に移動
することはない点」について
(ｱ)審決は，刊行物１事項の「キャリア搬送車」（「キャリア移載車」）が本件発明の「オーバーヘッドホイスト搬送車」に相当すると認定した。しかし，前記(1)ウのとおり，本件発明の「オーバーヘッドホイスト搬送車」に相当するものは，刊行物１事項に記載された，「車両１１及びキャリア移載車２１の両者が合流した状態のもの」であるから，審決の認定は誤りである。
(ｲ)また，前記(1)イのとおり，刊行物１事項のキャリア搬送車２１は，ホイストアームがベイ内レールトラック２０よりも上方位置に搭載されており，この点も，本件発明と相違するから，審決の認定は誤りである。
(ｳ)したがって，刊行物２発明に刊行物１事項を適用しても相違点１は解消しないから，審決のいう本件発明の進歩性欠如の論理付けは成り立たない。イ相違点１－２「本件発明では，「前記ホイスト把持部は、前記第１の位置及び第２の位置から異なる高さの位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する」ように構成しているが、刊行物２発明では、把持具３ｄが、物品載置台１１が走行経路の側脇に引退した状態で、走行部３ｃの位置（「第１の位置」に相当する）から、走行部３ａの真下に位置する加工装置５のステーションＳＴへ下降して物品Ｂを移載し、且つ、走行部３ａの位置（「第１の位置」に相当する）から、物品載置台１１が走行経路に進出した状態で、加工装置５のステーションＳＴより高い位置にある物品載置台１１へ下降して物品Ｂを移載する点」について(ｱ)審決は，刊行物１には，「ホイスト把持部を一方の位置（第１の位置）から下降してカセットポットを取り上げ又は配置することができる構造」が記載されていると認定した。
(ｲ)しかし，前記(1)アのとおり，刊行物１発明は，第１の位置（一方の位置）において，グリッパが昇降動作するものではないから，これを適用しても相違点１－２に係る構成は得られず，審決の判断は誤りである。
(3)刊行物２発明への刊行物１事項の適用困難性についてア審決は，「刊行物２発明における，把持具３ｄが下降し，移動体３の走行経路に進出した物品載置台１１に載置された物品Ｂへ到達して物品Ｂを取り出すことができるようになっていることに代えて、物品載置台１１が移動体３の横幅方向に固定された構造のものであれば、当然ながら横幅方向へ移動可能な保持部用移載手段を採用することは容易に想到することができ、また、垂直方向移動と横幅方向移動を兼ね備えたものも容易に想到し得る」旨判断した。
(ｱ)しかし，いきなり「物品載置台１１」を「移動体３の横幅方向に固定された構造に代える」ことを想定することは，「後知恵」によるものというほかない。(ｲ)また，刊行物２においては，物品を垂直（昇降）移動させるとともに水平移動させる必要がある垂直移動タイプの設備（刊行物２発明である図１の第１実施形態や，図１６等の実施形態。物品の昇降移動のためにホイスト機能が必要な形式）と，物品を水平移動のみすればよい水平移動タイプの設備（図１２のその他の実施形態。物品を昇降動作させるホイスト機能が不要な形式）とが記載されているが，これらはその前提構造が全く異なっており，明確に区別されて記載されている（知財高判平成２６年９月２５日・平成２５年（行ケ）第１０２７２号も同旨）。したがって，このように前提構造の異なる二つのタイプの実施形態の発明について，同じ文献中に記載されていることのみをもって，直ちに両タイプに固有の構造部分を組み合わせることが容易であるということはできず，垂直移動タイプである刊行物２発明において，当業者が，水平移動タイプの屈曲アーム２０ｂのような横方向へ移動可能な保持部移載手段を設けようと試みることはない。
さらに，刊行物２には，上記物品を垂直（昇降）移動するとともに水平移動する必要がある垂直移動タイプの設備においては，「物品保持部に保持する物品を移動体横幅方向に移動させるための補助的な手段」（物品載置台１１を水平揺動させるためのリンク機構１０等）が必要となる旨が明記されているから（段落【００１２】），刊行物２発明から，垂直方向移動と横幅方向移動を兼ね備えた保持部移載手段は容易に想到し得ない。
(ｳ)さらに，刊行物２発明は，物品を側方にある棚に移載するために，新たに物品移動手段ＭＳ（物品載置台を揺動するリンク機構１０等）を設けることにより，既存技術であった単一の物品移載手段ＢＭを使用して，保持部用移載手段ＢＣとステーション用移載手段ＳＣとを兼用できるという点に最も技術的特徴及び利点がある。このため，刊行物２発明について，上記物品移動手段ＭＳに代えて，図１２等の屈曲アーム２０ｂを採用すると，上記物品移動手段ＭＳと物品移載手段ＢＭとの組合せが不要となり，利点及び技術的特徴が失われてしまうから，当業者がこのような手段を採用することはない。


(ｴ)    被告は，刊行物２発明において，①物品載置台１１が移動体３の真下に移動（揺動）してきて，それに向かって把持具３ｄが垂直方向に降下することと，②物品載置台１１が移動体３の側方に存在し，それに向かって把持具３ｄが水平方向に移動することとは，「二者択一」であるから，刊行物２発明において後者を採用することは，当業者が容易に想到すると主張する。しかし，刊行物２発明は①の構成である以上，あえてこれを②の構成に変更することの容易想到性を判断しなければ結論に至らないのであり，①又は②の二者択一ではないから，被告の論理は失当である。イまた，審決は，「刊行物２発明の『昇降部３ｃ』について，刊行物１事項の構造を適用して，刊行物２発明の昇降部３ｃを把持具３ｄとともに水平方向移動させる構造として，本件発明における上記＜相違点１＞に係る発明特定事項とすることは，当業者に容易に想到し得るものである」と認定した。
(ｱ)しかし，刊行物１事項において，伸長可能アーム２３を用いたのは，車両１１の上面にあるウェハキャリア１をキャリア移載車２１の側方の加工装置３０のロードポートの上方位置まで水平移動させるためである。したがって，オーバーヘッドホイスト搬送車の側方の位置にカセットポッド（物品）を配置するために使用される本件発明の移動ステージとは，使用目的や昇降動作が異なっているから，刊行物１事項の伸長可能アームを，刊行物２発明に適用する動機付けがない。(ｲ)また，刊行物１事項には，刊行物２発明における物品を一時的に保持するための物品載置台１１のようなものが存在せず，加工装置のロードポートのみに物品を移載するので，物品を物品載置台１１及び加工装置５のステーションＳＴの両方に移載する刊行物２発明とは，前提となる基本的な構成（レイアウト）が異なっている。したがって，刊行物１事項と刊行物２発明とは，物品を水平方向に移動させる目的・用途が異なり，適用する動機付けがない。
(ｳ)審決は，刊行物２の段落【０００７】の記載事項を根拠として刊行物１事項を刊行物２発明に適用することが容易想到であると認定しているが，同記載は，保持部用移載手段を物品保持部に備えるよりは，移動体側に設けることが好ましいことを述べているものであって，それ以上のものではない。そして，刊行物２発明においては，既に保持部用移載手段を移動体側に設けているので，さらに，図１２の他の実施形態における横方向へ移動可能な保持部用移載手段（屈曲アーム２０ｂ）を適用する必要性がない。さらに，刊行物２発明は，保持部用移載手段として把持具の昇降動作を利用し，そのため移動棚（物品載置台１１）を用いることが必要であるが，図１２の他の実施形態は，把持具の昇降動作は不要で且つ固定の荷台２０ａを用いているので，両者はその基本機能が異なっている。そのため，固定の荷台２０ａを用いることを前提としている図１２の他の実施形態の横方向へ移動可能な保持部用移載手段を，移動棚を使うことが必須である刊行物２発明に適用しようとする当業者はおらず，また，これを適用することはできない。(4)以上のとおり，審決は，相違点１についての判断を誤っており，この誤りは審決に影響を与えるから，審決は取り消されるべきである。
第４被告の反論
１取消事由１（刊行物２発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り）について
(1)刊行物２発明の認定の誤りについて
原告は，刊行物２発明の構成の一部が認定されていないと主張する。この点，審決は，本件発明の特定事項に沿うように整理して抽出することで刊行物２発明を記載しており，原告の主張する構成については，審決の記載上は必ずしも明らかにはなっていない。しかし，被告も，原告の主張する刊行物２発明の物品載置台の構造は十分認識しており，相違点１の記載では，「本件発明では，・・・移動ステージを有し，・・・刊行物２発明では，移動ステージを有していない」と記載しているし，原告の主張する構成を前提に判断をしている。また，刊行物２発明に原告の主張する各構成を明記しても本件発明との一致点及び相違点が変わることはないので，審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。
(2)審決の一致点・相違点の認定の誤りについてア原告が本件発明について相違点と認定すべきと主張している前記第３の１(2)イの下線部分の構成のうち，「前記第１の位置から前記オーバーヘッドホイスト搬送車の真下に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置し，且つ，前記第１の位置からの下降位置とは異なる高さの位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する」という部分については，刊行物２発明と本件発明は一致するものであり，審決もそのように認定している。そして，原告が，本件発明について相違点と認定すべきと主張している上記下線部分の構成のうち，ホイスト把持部が「第２の位置へ移動した後に第２の位置からその真下に」下降する点については，相違点１で，「刊行物発明２では，移動ステージを有していない」点を明示して対比することにより，刊行物２発明との相違点となることを示唆している。イまた，原告が，刊行物２発明について相違点と認定すべきと主張している前記第３の１(2)イの下線部分の構成のうち，「前記把持具３ｄは，物品載置台１１が走行経路の側脇に引退した状態で，前記走行部３ａの真下に位置する加工装置５のステーションＳＴへ下降して物品Ｂを移載し，且つ，走行部３ａの位置から，物品載置台１１が走行経路に進出した状態で，前記加工装置５のステーションＳＴより高い位置にある前記物品載置台１１へ下降して物品Ｂを移載する」構成を有することは，相違点に明記されていなくとも，被告は当然認識している。しかし，当該構成を刊行物２発明が有する相違点として明記したからといって，審決の結論に影響を及ぼすものではない。
(3)したがって，原告の取消事由１の主張には根拠がない。２取消事由２（刊行物１事項の認定の誤り及びこれに基づく相違点１の容易想到性判断の誤り）について
(1)刊行物１事項の認定の誤りについて
アグリッパの昇降動作について


ウェハキャリアは，半導体ウェハのような精密加工を施される材料を内部に保持するものであるから，運搬手段（車両）１１上を引きずりながら移動させるようなことは行わず，引きずらないよう確実に持ち上げてから水平方向移動させることは技術常識である。また，刊行物１の段落【００３３】の「後者の運搬手段（車両）は，ウェハキャリア１を持ち上げたキャリア搬送車（移載車）２１ｂから解放され，」という記載からも，運搬手段（車両）上でウェハキャリアがキャリア搬送車（移載車）のホイストアームで持ち上げられるものであることが理解できる。したがって，キャリア移載車２１内の位置で運搬手段（車両）１１にウェハキャリア１を移載するときにも，当然ウインチ及びロープを昇降動作させるものである。
イ伸長可能アームの位置について
刊行物１事項の「伸長可能アーム２３」は，確かに「レールトラック２０」に対して上方位置に搭載されているが，このような水平方向にウェハキャリアを移動可能な機構は，レールトラック１０及び２０の上方位置にあっても下方位置にあっても，水平方向移動機能について同様の動作を行うことが可能であることは明らかで，レールトラック１０及び２０に対する位置にかかわらずその機能を発揮することは，当業者であれば理解できる。したがって，刊行物１事項を認定する際に，この点まで認定する必要はない。
ウ「キャリア搬送車」について
伸長可能アームの構造を刊行物２発明の昇降部３ｃに適用することを検討するにあたり，伸長可能アームの伸縮作動によるグリッパの位置を定めるには，キャリア搬送車（キャリア移載車）を基準として当該キャリア搬送車（キャリア移載車）の内及び外を明確にすれば足りるから，審決の認定に誤りはない。仮に，原告の主張するように，「キャリア搬送車」について「合流した状態の車両１１とキャリア搬送車２１」と認定を変えたとしても，審決の結論が変わることはない。(2)相違点１についての審決の判断の理由の一部不記載及び個別の判断に関する
誤りについて
原告の主張する相違点１－１及び１－２については，全て審決が認定した相違点１に含まれ，相違点として検討されている事項である。仮に原告の主張する各相違点に分け得るとしても，以下のとおり，審決の認定及び判断に誤りはない。
ア相違点１－１について
(ｱ)運搬手段（車両）とキャリア搬送車（移載車）とが合流した後は，両者を一体のものと解してなんら差し支えないから，その意味で，刊行物１事項の「キャリア搬送車」が本件発明の「オーバーヘッドホイスト搬送車」に相当すると判断することに誤りはない。
(ｲ)原告が主張する点は，後記のとおり，刊行物１事項を刊行物２発明に適用することを妨げる事情とはならないし，審決の結論に影響を与えるものでもない。
イ相違点１－２について
前記(1)アのとおり，刊行物１事項の伸長可能アーム２３が有するグリッパは，第１の位置においても昇降動作をするものであるから，刊行物１事項の伸長可能アーム２３を刊行物２発明に適用すれば，相違点１－２を得ることができる。(3)刊行物２発明への刊行物１事項の適用困難性についてア刊行物２の段落【０００１】ないし【０００３】の記載によれば，刊行物２においては，物品保持部が搬送用空間にあること，その物品保持部に物品を移載することが最重要で，物品を移載するための具体的な手段として，各請求項や「発明の詳細な説明」に開示された種々の例が採用できることがわかる。刊行物２発明のような，走行する移動体３から把持具３ｄを下降させて物品載置台１１上の物品Ｂへ到達させる物品移載手段ＢＭがあり，該把持具３ｄに対して物品載置台１１が移動体３の走行経路の両脇に位置するレイアウト構造を有するものにおいて，移動体３の真下に位置する把持具３ｄを，移動体３の走行経路脇の下方に位置する物品載置台１１上に載置された物品Ｂに到達させるには，移動体３と物品載置台１１を接近させること，相対的に移動させることが肝要であるから，物品載置台１１の物品載置部分側を移動体３の把持具３ｄの真下に位置するよう横幅方向に移動させた上で把持具３ｄを下降させるか，又は反対に，移動体３の把持具３ｄ側を物品載置台１１の物品載置部分の真上に位置するよう横幅方向に移動させた上で把持具３ｄを降下させるかの二者択一的な動作を選択することで可能となることは，機械設計技術を勘案した当業者ならば当然着想する技術思想である。そして，刊行物２発明のように物品載置台１１の物品載置部分側を横幅方向に移動させる構造の物品移載手段ＢＭではなく，反対に移動体３の把持具３ｄ側を物品載置台１１の真上に位置するよう横幅方向に移動させる構造の物品移載手段とした場合には，物品載置台１１の横幅方向の移動機能が不要になるため，横幅方向に固定された構造の物品載置台にできることも，当業者には自明の事項にすぎない。したがって，「物品載置台１１を移動体の横幅方向に固定された構造に代える」ことは，当業者が容易に想到する事項である。


また，刊行物２には，実施形態は複数示されており，それぞれが異なった構造を有しているが，それらはいずれも刊行物２の特許請求の範囲に記載された発明に含まれるいくつかの実施態様であって，別発明として区別されるようなものではない。例えば，刊行物２の段落【００１２】には，物品を移動体横幅方向へ移動させて前記物品の移載を行うように構成された物品移載手段を有する刊行物２の請求項１１に係る発明について，「移動体の物品移載手段は，物品を移動体横幅方向へ移動させて物品の移載を行うので，物品収容能力を大きくするために物品保持部を，収納スペースの確保が容易な，案内レールに対する移動体横幅方向の位置に設けた場合に，物品を昇降移動させて移載する形式では，物品保持部に保持する物品を移動体横幅方向に移動させるための補助的な手段が必要となる場合があるのに対して，そのような補助的な手段を必要としない」と記載されているところ，同記載は，刊行物２の図１に示された移動体３（刊行物２発明）に，物品を移動体横幅方向へ移動させる当該物品移載手段を備えさせて，請求項１１に係る発明のように構成すれば，「物品を昇降移動させて移載する形式（図１の実施形態１）では，物品保持部（物品載置台１１）に保持する物品を移動体横幅方向に移動させるための補助的な手段（リンク機構１０）が必要となるのに対して，そのような補助的な手段を必要としない」簡素な構成とすることができるという効果も述べているのであって，個別の実施形態によって奏する効果が区別されるものではない。このように，刊行物２には，刊行物２発明において，移動体３の把持具３ｄ側を物品載置台１１の物品載置部分の真上に位置するよう横幅方向に移動させることの示唆がある。さらに，刊行物２には，横幅方向に移動させる例も具体的に記載されていることも（図１２），刊行物２発明において，移動体３の把持具３ｄ側を上記のとおり横幅方向に移動させることの示唆である。この図１２に記載された設備は，別の実施例ではあるものの，屈曲アーム２０ｂは物品Ｂをわずかであっても上昇（垂直移動）させてから水平移動させ下降（垂直移動）させるものであるから，物品Ｂの垂直移動機能を有する搬送設備として，関連する技術として示されているものである。そして，このように物品を垂直移動とともに水平移動させる搬送設備（図１２）が，刊行物２発明である物品を垂直移動させる搬送設備（図１）と関連する技術として示されていることからも，刊行物２発明に刊行物１事項を適用して水平移動させる機能を付加することの動機付けがある。
イ原告は，刊行物１事項の伸長可能アームは，本件発明の移動ステージとは，昇降動作や使用目的が異なるため，これを刊行物２発明に適用する動機付けがない，また，刊行物１事項と刊行物２発明とは，前提構成が異なるとともに物品を水平方向に移動させる目的・用途が異なるため，適用する動機付けがないと主張する。しかし，前記(1)イのとおり，伸長可能アームは，被移載物を走行経路の位置と走行経路脇の位置との間で，持ち上げて移載する装置である点で，刊行物２発明と目的及び用途が一致し，昇降及び水平移動といった被移載物の動作も同じである。また，伸長可能アームは，被移載物であるウェハキャリアを走行経路の横幅方向に移載させる目的のものであるから，刊行物２発明のように，物品Ｂを，走行経路直下の加工装置５のステーションＳＴと走行経路側脇の物品載置台１１との間を，走行経路の横幅方向に移載することを目的とするものへの適用に，十分な動機付けを有するものである。
そして，刊行物２発明と刊行物１に開示された具体的な構造との間に相違するところがあるとしても，適用を困難にするほどの事情ではない。さらに，刊行物２には，物品の移載手段を移動体に備えることが構成の簡素化のために好ましいことも記載されており（段落【０００７】，【０００８】），この点からも，刊行物２発明に刊行物１事項を適用することに動機付けがある。原告は，段落【０００７】の記載は，刊行物２に記載された実施形態に適用した場合のみの効果であると主張している。しかし，刊行物２の段落【０００７】の記載は，【請求項４】記載の構成を備える発明について述べており，実施形態の構成のみに限定されるものではなく，「移動体に，物品保持部との間で，物品を移載するための保持部用移載手段が設けられている」構成を有するものが対象となるべきものである。(4)したがって，審決の判断に誤りはなく，原告の取消事由２の主張に根拠はない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張する取消事由１には理由がないが，取消事由２には理由があり，審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（刊行物２発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り）について
(1)本件発明について
まず，本願明細書（甲３，８，１７）の記載によれば，本件発明の要旨は，以下のとおりのものと認められる。
ア本件発明は，集積回路チップ類の製造に使用される自動化マテリアル取扱システムにおいて，吊り下げられたトラックに沿って走行し，半導体ウエファを貯蔵する複数の仕掛品貯蔵ユニット（ストッカー）並びに集積回路チップ製造工場の床に設置された各種ワークステーション及び処理機械に半導体ウエファ類を搬送するオーバーヘッドホイスト搬送車に関する（【０００１】ないし【０００３】）。従来のオーバーヘッドホイスト搬送車は，仕掛品パーツ類（半導体ウエファ）が入ったカセットポッドを，仕掛品貯蔵ユニット（ストッカー）のインプットポートにおろしたり，アウトプットポートから引き上げたりするものである（【０００３】，【００１５】，【００１６】）。そして，従来，仕掛品貯蔵ユニット（ストッカー）内部の多軸ロボットアームが，カセットポッドを仕掛品貯蔵ユニット（ストッカー）へ移し入れたり，移し出したりするようになっているところ（【０００３】，【００１６】），一般的にデリケートな品質を有する半導体ウエファを扱うロボットアームの加速には厳格な制約があるのが通常であるため，ロボットアームの複雑な動きでロボットアームがインプットポート／アウトプットポート内にあるカセットポッドに近付くのに時間を要し，これによって，自動化マテリアル取扱システム全体の効率に限界があり，したがって，マテリアル取扱効率を上げるためには，仕掛品貯蔵ユニットのインプットポート及びアウトプットポートの数を増やし，オーバーヘッド搬送車が同時に多数のインプットポート及びアウトプットポートに達するようにすることが必要であるが，これには，仕掛品貯蔵ユニットのコストが大幅に高くなるという課題があった（【０００４】）。


イ本件発明は，このような課題を解決し，高能率のマテリアル自動化取扱システムのオーバーヘッドホイスト搬送車を提供するものであり，特許請求の範囲記載のとおり，オーバーヘッドホイスト搬送車が，移動ステージ及び移動ステージに取り付けられて移動ステージによって水平方向に移動させられるホイスト把持部とを備え，懸架軌道（トラック）に沿って吊り下げられて移動し，水平移動したホイスト把持部が，トラックに沿ってオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第２の位置からその直下の高さの位置にある棚又はコンベヤ等へ下降して，カセットポッドを直接取り上げたり，カセットポッドを配置したりすることを特徴とし，これにより，ロボットアームを要さずに，仕掛品の仕掛品貯蔵ユニット（ストッカー）への出入れが行えるようにするものである（特許請求の範囲，【０００１】，【０００７】，【０００９】）。
(2)刊行物２発明について
ア次に，刊行物２（甲２）の記載によれば，刊行物２記載の発明の要旨は，以下のとおりのものと認められる。
刊行物２記載の発明は，搬送用空間と，その搬送用空間とは別の空間とが上下に並ぶ状態で設けられ，前記搬送用空間に，案内レールと，その案内レールに案内されて走行する移動体とが設けられ，前記移動体が，複数のステーション間で物品を搬送するように構成されている物品搬送設備に関する（【０００１】）。従来，複数のステーション間で物品を搬送する物品搬送設備に関して，物品搬送のための案内レールや移動体を配置する「搬送用空間」は，物品搬送という目的以外に使用する「別の空間」と上下に並ぶ状態で設けられ，この「搬送用空間」を上下方向で一定の領域に限定することで，可及的に前記「別の空間」の容積の拡大を図っていたところ，このような物品搬送設備においては，各ステーションに搬送される物品又は各ステーションから搬送されてきた物品を一時的に保持する設備は，搬送用空間とは「別の空間」内に保管棚として設けられ，具体的には，天井側の空間を搬送用空間，床面側の空間を前記「別の空間」として設定する場合には，物品の保管棚を床面上に立設するのが一般的であった（【０００２】）。しかし，このような従来構成では，「別の空間」（床上の空間）に物品の保管棚の設置スペースが必要となるという問題点があり，改善が望まれていた（【０００３】）。そして，刊行物２記載の発明は，上記課題を解決する手段として，①物品を一時的に保持する物品保持部を，搬送用空間に配置する構成とすることによって（【請求項１】），「別の空間」におけるスペースを可及的に低減することを可能とし（【０００４】），②さらに，物品保持部の構成として，移動体と物品保持部及び移動体とステーションとの間の物品の各移載手段をいずれも移動体側に設けることにより（【請求項４】，【請求項５】），そのような移載手段を物品保持部側又はステーション側に設ける場合に比べて，設備全体として設ける移載手段の数が少なくて済むものとし（段落【０００７】，【０００８】），かつ，③上記移動体の保持部移載手段とステーション用移載手段とを，単一の物品移載手段で兼用する状態で設けられているものとすることにより（【請求項６】），設備全体として一層の構成の簡素化を図ることができるものとし（【０００８】），④上記③の物品移載手段を，物品を昇降移動させて移載を行う構成とすることにより（【請求項７】），ステーションを床面側の「別の空間」に配置することが可能となり，ステーションと「別の空間」との間の物品移送に要する設備が不要となり，又は小型なもので済むようにして，構成の簡素化を図ることができるものとし（【０００９】），⑤又は，上記③の物品移載手段を，物品を移動体横幅方向へ移動させて移載を行う構成（【請求項１１】）とすることにより，物品保持部を案内レールに対する移動体横幅方向の位置に設けた場合に，物品を昇降移動させて移載する構成では必要となる物品保持部に保持する物品を移動体横幅方向に移動させるための補助的な手段を，必要としないか，設けるにしても簡素な構成とすることができる（【００１２】）とするものである。
イ刊行物２には，発明の実施の形態として，第１実施形態，第２実施形態及びその他の別実施形態が記載されており，そのうち，第１実施形態として，以下の記載がある（図１は，別紙のとおり）。
「【００１６】【発明の実施の形態】・・・〔第１実施形態〕物品搬送設備ＴＳは，複数の工程で加工処理されて完成品となる物品Ｂの製造設備において，各工程間でその物品Ｂを搬送する設備である。この搬送のために，設備の全体レイアウト図である図７に示すように，６個のループ状の案内レール１と，それらの案内レール１間で物品Ｂを搬送するためのループ状の連絡用案内レール２とが備えられており，各案内レール１では複数台の移動体３が案内されて物品Ｂを一定方向（例えば反時計周り方向）に搬送し，連絡用案内レール２においても複数台の連絡用移動体４が案内されて物品Ｂを一定方向（例えば時計周り方向）に搬送する。【００１７】各案内レール１は，床面ＦＬと天井ＣＬとによって区画される作業用空間において，図１に示すように，天井ＣＬの下側に取り付けられ，天井ＣＬの下側の，案内レール１，移動体３及び後述する物品保管部ＢＳが存在する空間が，物品Ｂの搬送するための搬送用空間ＴＡを形成し，その搬送用空間ＴＡの下側に位置する床面ＦＬ上側の空間が搬送用空間ＴＡとは別の空間ＯＡを形成し，前記別の空間ＯＡに，案内レール１に沿って床面ＦＬ上に並ぶ状態で複数台の加工装置５が設置されている。移動体３は，図３に示す各加工装置５の物品受入れ部５ａ及び物品払出し部５ｂに対して物品Ｂの受け渡しを行うので，厳密には，図３に示すように，各加工装置５の物品受入れ部５ａ及び物品払出し部５ｂにおける移動体３との物品移載位置が案内レール１における移動体３のステーションＳＴとなる。・・・」「【００１９】以下，上記した各部分について概略説明する。案内レール１を走行する移動体３は，図１及び図２に示すように，上記の案内レール１によって上下方向並びに左右方向での位置が規制される図示しない走行輪を備えた走行部３ａと，走行部３ａにおいて巻き取り駆動される索状体３ｂにて吊下げ支持されて昇降自在の昇降部３ｃと，昇降部３ｃの下端から下方に延びる物品把持用の把持具３ｄとが備えられて構成され，リニアモータ（例えば移動体３側に駆動用コイルを備えたＬＤＭ）にて走行駆動される。・・・


【００２０】この移動体３とステーションＳＴとの間の物品Ｂの移載は，図１及び図２に示すように，昇降部３ｃの昇降作動と把持具３ｄの把持作動とにより，案内レール１の直下に位置する加工装置５の物品受入れ部５ａ及び物品払出し部５ｂとの間で，物品Ｂを昇降移動させて行うものであり，後述するように物品保持部ＢＳにおいても，昇降部３ｃの昇降距離が異なるものの同様の移載動作を行う。従って，物品保持部ＢＳとの間で物品Ｂの移載を行う保持部用移載手段ＢＣと，ステーションＳＴとの間で物品Ｂの移載を行うステーション用移載手段ＳＣとは，索状体３ｂ，昇降部３ｃ及び把持具３ｄを主要部とする単一の物品移載手段ＢＭにて構成されている。
【００２１】・・・物品保持部ＢＳには，図１，図２及び図７に示すように，天井ＣＬ近くの移動体移動経路の両側に配置され，一端側を天井ＣＬに揺動自在に取り付けられたリンク機構１０と，そのリンク機構１０の他端側が揺動自在に取り付けられて水平揺動自在の物品載置台１１と，伸縮端１２ａがリンク機構１０に取り付けられた油圧シリンダ１２とが備えられており，油圧シリンダ１２の駆動力により，物品載置台１１が，移動体３の走行経路に進出する状態と，走行経路の側脇に引退する状態とに切り換えられる。物品載置台１１は，通常，走行経路の側脇に引退する状態を維持し，移動体３が案内レール１に沿って走行するのを許容すると共に，移動体３の昇降部３ｃの昇降を許容して，ステーションＳＴに対する物品移載を許容する。・・・
【００２２】物品載置台１１が移動体３の走行経路に進出する状態では物品載置台１１に載置される物品Ｂが，移動体３の昇降部３ｃの直下の移載用位置に位置し，この位置で，移動体３と物品の受け渡しを行う。すなわち，物品保持部ＢＳに保持される物品Ｂを移動体３に移載するときは，移動体３の昇降台３ｃを降下させて，把持具３ｄにて物品Ｂにおける移動体前後方向の上端部を把持した後，昇降部３ｃを上昇端まで上昇させる。移動体１は，物品Ｂをその上昇位置で保持する状態で搬送する。移動体３が保持する物品Ｂを物品保持部ＢＳに移載するときは，上記とほぼ逆の動作となる。従って，リンク機構１０及び油圧シリンダ１２を主要部として，案内レール横幅方向に保持する複数個（具体的には２個）の物品Ｂの夫々を，移動体３との移載用位置に位置させる物品移動手段ＭＳが構成されている。」ウ上記記載によれば，刊行物２の第１実施形態（図１）としては，以下の発明が記載されていると認められるから（下線は，審決の認定と異なる部分である。），刊行物２発明は，以下のとおりのものと認定される。
「昇降部３ｃを搭載した走行部３ａであって，
前記昇降部３ｃは，物品Ｂを把持する把持具３ｄを有し，前記走行部３ａは，走行経路を画定する案内レール１に沿って吊り下げられて移動し，且つ，前記昇降部３ｃを前記案内レール１よりも下方位置に搭載し，前記把持具３ｄは，水平揺動自在な物品載置台１１が走行経路の側脇に引退する状態で，前記走行部３ａの真下に位置する加工装置５のステーションＳＴへ下降して物品Ｂを移載し，且つ，物品載置台１１が走行経路に進出する状態で，前記加工装置５のステーションＳＴより高い位置にある前記物品載置台１１へ下降して物品Ｂを移載する，走行部３ａ。」
(3)原告の主張する刊行物２発明の認定の誤り及び一致点・相違点の認定についてア上記(2)ウの認定事実によれば，原告が主張するとおり，審決の刊行物２発明の認定は，①物品載置台１１が水平揺動自在の移動棚であること及び②物品載置台１１の水平揺動と把持具３ｄの昇降動作との関係を認定しなかった点で，誤っているというべきである。
イこれに対し，被告は，原告の主張する上記①及び②の物品載置台の構造は十分認識しており，相違点１の記載では，「本件発明では，・・・移動ステージを有し，・・・刊行物２発明では，移動ステージを有していない」と記載しているし，審決は，原告の主張する構成を前提に判断をしている，と主張する。しかし，本件発明においては，ホイスト把持部が第１の位置から下降してカセットポッドを取り上げ又は配置し，さらに水平方向に移動して搬送車の外に位置する第２の位置から異なる下降位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置するというカセットポッドの各位置での移載のための具体的な構成が特許請求の範囲に規定されているのであるから，本件発明の特定事項に沿うように刊行物２発明を認定する際にも，把持具３ｄによる物品の移載のために必要な一体的構成を認定すべきであり，審判官が刊行物２発明の物品載置台の構造を認識していたとしても，これを刊行物２発明の内容として認定しない理由とはならない。したがって，被告の主張は採用することができない。
ウ以上によれば，審決の刊行物２発明の認定は誤りであり，これに起因して，相違点１に係る刊行物２発明の構成として，前記ア①及び②の構成を認定しなかった点は誤りである。
なお，原告は，審決の一致点の認定も誤りであると主張するが，ホイスト把持部が、オーバーヘッドホイスト搬送車の直下に下降して物品を取り上げ又は配置し，かつ，その直下の下降位置とは異なる高さの位置に下降して物品を取り上げ又は配置することが一致点であるとの認定自体が誤りであるとは認められず，同主張は採用することができない。
以上によれば，前記第２の４(3)記載の相違点１は，以下のとおりとなる（下線部分が，審決と異なる部分）。
「本件発明では，下方にホイスト把持部が取り付けられた移動ステージを有し，前記移動ステージは，前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドがオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第１の位置と，前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第２の位置との間で，前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ，前記ホイスト把持部は，前記第１の位置及び第２の位置から異なる高さの位置に下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する」のに対し，
刊行物２発明は，移動ステージを有しておらず，