被控訴人クアルコムは，同社が保有する特許権の一部（本件特許権を含む。）につき，原告製品１のＣＭ（製造受託業者）である４社（以下「ＣＭ４社」ということがある。）に対し，原告製品１の生産，譲渡等に関しライセンス（ＣＭライセンス）を付与しており，控訴人らは，ＣＭ４社から，全ての原告製品１の供給を受けている。（乙４，弁論の全趣旨）
⑵本件ライセンス交渉の経過
控訴人アップルと被控訴人クアルコムは，平成２６年頃，被控訴人クアルコムが保有する本件通信規格に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオについて，控訴人アップルが被控訴人クアルコムから直接ライセンスの付与を受けることを目的とした交渉（本件ライセンス交渉）を開始した。
本件ライセンス交渉の経過は，以下のとおりである。
ア控訴人アップル担当者は，被控訴人クアルコム担当者に対し，以下の内容を含む平成２８年２月５日付けレター（甲９）を送付した。
（●省略●）
イ被控訴人クアルコム担当者は，控訴人アップル担当者に対し，以下の内容を含む平成２８年２月１７日付けレター（甲１０）を送付した。
（●省略●）
ウ被控訴人クアルコム担当者は，控訴人アップル担当者に対し，同年３月１８日付けで，被控訴人クアルコムがＥＴＳＩに開示した多数の特許が記載された一覧表を送付し，同一覧表のうち，控訴人アップルの製品が実施していない特許があれば知らせるよう求めた（甲７）。同一覧表には，本件特許の米国又は中国対応特許の「付与／公開／出願番号」，「名称」，「要約」，「規格公開」及び「地理的範囲」が記載されており，本件特許権の特許番号（「日本：４９１３３４３」）も掲載されている（甲７添付の一覧表２頁目）。
エ控訴人アップル担当者は，被控訴人クアルコム担当者に対し，以下の内容を含む同年４月１８日付けレター（甲１１）を送付した。
（●省略●）
オ被控訴人クアルコム担当者は，控訴人アップル担当者に対し，以下の内容を含む同年６月１２日付けレター（甲６）を送付した。
（●省略●）（以下，この記載を「本件記載」という。）被控訴人クアルコムは，控訴人アップルに対し，携帯通信規格に必須である請求項（ＦＲＡＮＤ提案の対象となる特許の請求項）が含まれている可能性があると認識する全ての特許のリストを提供し，かかる規格の中でこれらの請求項が適用される部分を示した。
（●省略●）
カ被控訴人クアルコム担当者は，控訴人アップル担当者に対し，以下の内容を含む同年７月１５日付けレター（甲１５）を送付した。
（●省略●）
キ控訴人アップルは，被控訴人クアルコムの上記提案をＦＲＡＮＤ義務に違反するとして拒絶し，同年９月，被控訴人クアルコムに対し，それぞれの携帯電話の標準必須特許について相互ライセンスをすることを提案した（甲８）。これに対し，被控訴人クアルコム担当者は，控訴人アップル担当者に対して同年１０月１２日付けレター（甲１３）を送付し，控訴人アップルの主張する特許消尽は本件ライセンス交渉とは無関係であり，特許消尽理論は，特許権を具現化した製品の販売を購買者と合意するに当たり，別個に計算された特許ライセンス料の支払を当該製品の購買者に求めることを禁じていないなどと主張し，控訴人アップルの提案を拒絶した。（甲８）
ク被控訴人クアルコムは，同年１２月頃，控訴人アップルに対し，被控訴人クアルコムが保有する特許権の一部について，「クレームチャート一覧サンプル」を提供した（甲８，１４）。当該クレームチャート一覧サンプルには，本件特許米国対応特許（特許番号７０９５７２５）が記載されている。
⑶中国での訴訟及び米国訴訟
ア被控訴人クアルコムは，平成２８年６月，中国において，携帯通信端末メーカーであるメイズ社を被告として，本件特許に対応する中国特許に係る特許権につき侵害訴訟を提起した（甲８）。
イ控訴人アップルは，平成２９年１月２０日，被控訴人クアルコムを被告として，米国南カリフォルニア地区連邦地方裁判所に訴訟（米国訴訟）を提起した。控訴人アップルは，米国訴訟において，被控訴人クアルコムによるＣＭへの被控訴人クアルコム製ベースバンド・プロセッサ・チップセットの販売行為が，同チップセットに包含される特許権に関する被控訴人クアルコムの特許権を消尽させることの確認，被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し，合理的な実施料率及び合理的な条件による非差別的なライセンスの申出をしていないことの確認，控訴人アップルが実施する被控訴人クアルコムが保有する特許について，合理的な実施料率を用いたＦＲＡＮＤ料率の設定等を求めた。
これに対し，被控訴人クアルコムは，同年５月２４日付け第１修正反訴状において，救済を求める事項として，①被控訴人クアルコムが本件ライセンス交渉において控訴人アップルに示したライセンス提案がＦＲＡＮＤ条件を充足していること，②仮に，裁判所が，控訴人アップルにはなお被控訴人クアルコムからＦＲＡＮＤ条件による申入れを受ける権利があると判断する場合は，移動体通信ＳＥＰのポートフォリオ・ライセンスのためのＦＲＡＮＤ条件によるロイヤルティが既に申し入れられている旨を確認すること等を求めた。
もっとも，被控訴人クアルコムは，平成３０年９月１４日，本件特許の米国対応特許を含む９つの特許のいずれの請求項についても，誓約の発行日以前，当日又は以後に，控訴人アップル等が製造，使用，販売，販売の申出又は輸入を行った製品に関して，控訴人アップル等に対し，米国特許法によって生じ得る訴訟原因に基づく請求又は要求を行わないことを内容とする，無条件かつ撤回不能な誓約を行った。また，被控訴人クアルコムは，同年４月１１日付け第２修正反訴状において，上記①の確認の申立ては維持する一方，上記②は取り下げた。（甲１７，１８，３３，乙２，４，６，７）
⑷被控訴人らの対応
被控訴人らは，原審において，被控訴人クアルコムは，原告製品１のＣＭ４社に対して本件特許権を含む特許権のライセンス（ＣＭライセンス）を付与しており，控訴人アップルはＣＭ４社から原告製品１全ての供給を受けているから，被控訴人らは，控訴人らに対し，本件特許権に基づく損害賠償請求権及び実施請求権を有するものではなく，行使する意思もない旨表明している。また，被控訴人らは，当審においても，控訴人らに対し，原告製品１の生産，譲渡等につき，本件特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有するものではなく，また，これらの請求権を行使する意思もない旨明言している。


４争点⑵（確認の利益の有無）について
⑴争点⑵（確認の利益の有無）については，原判決１９頁２６行目の「原告に対し」を「控訴人らに対し」に改めるとともに，控訴人らの当審における主張について後記⑵のとおり付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３の２（原判決１７頁１７行目～２１頁１６行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
⑵控訴人らの当審における主張について
アＣＭライセンス契約について
(ア)控訴人らが主張するとおり，本件において，ＣＭライセンス契約の成立時期，対象範囲その他の詳細を客観的に示す証拠はない。しかし，本件において，被控訴人らは，原審から当審までを通じ，口頭弁論終結に至るまで，「原告製品１のＣＭ４社に対する本件特許権を含む特許権のライセンス（ＣＭライセンス）の供与及び控訴人アップルが当該ＣＭ４社から原告製品１全ての供給を受けているという事実によれば，被控訴人らは，控訴人らに対し，本件特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有するものではなく，また，これらの請求権を行使する意思もない」旨を繰り返し明確に表明している。他方，被控訴人クアルコムが，ドイツ訴訟においてＣＭとのライセンス契約の再交渉を行っていないことを自認したとしても，本件におけるＣＭライセンスが現在効力を有しないことを示すものとは必ずしもいえない。また，台湾の公平交易委員会の決定に基づくＣＭ等とのライセンス契約の再交渉に関しては，これを裏付ける証拠がないし，仮に認められるとしても上記と同様である。これらの点に鑑みれば，少なくとも，本件口頭弁論終結時において，ＣＭライセンス契約が有効に存続しており，原告製品１のＣＭに供与されたＣＭライセンスの対象に本件特許権が含まれることが認められる。
(イ)控訴人らは，本件ライセンス交渉当時，被控訴人クアルコムがＣＭライセンスの対象特許について主張を変遷させたことなどから，本件特許権がＣＭライセンスの対象特許であることなどに疑義が生じた旨主張する。しかし，前記認定事実のとおり，そもそも，本件ライセンス交渉は，従前はＣＭライセンスに基づき製造された原告製品１全ての供給を控訴人アップルが受けていたところ，被控訴人クアルコムが保有する本件通信規格に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオにつき，控訴人アップルが被控訴人クアルコムから直接ライセンスの付与を受けることを目的として，控訴人アップルからの申入れを契機に開始したものであり，原告製品１が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの特許権を侵害している（ないしその可能性がある）との警告ないし問題意識から開始されたものではない。また，被控訴人クアルコム担当者の控訴人アップル担当者に対する平成２８年６月１２日付けレター（甲６）の「控訴人アップルの製品が被控訴人クアルコムの多くの特許を（ライセンスがないとすると）侵害しており」との本件記載は，控訴人アップル担当者の被控訴人クアルコム担当者に対する同年２月５日付けレター（甲９）において，控訴人アップル側が，（ライセンスがないとすると（absenta    license））控訴人アップルの製品が侵害していると被控訴人クアルコムが考える携帯通信の必須特許全てのリストの提示を求めたこと，控訴人アップル担当者の被控訴人クアルコム担当者に対する同年４月１８日付けレター（甲１１）において，控訴人アップル側が，重ねてこれを求めたことを受け，これに対応するものとして記載されたことがうかがわれる。しかも，本件記載には，被控訴人クアルコムからＣＭライセンスの供与を受け，被控訴人クアルコムにロイヤルティを支払っているＣＭが製造した控訴人アップルの製品を，それと理解した上で控訴人アップルが購入しているとの認識を被控訴人クアルコムが示しているものと理解される記載が先行している。現に，この本件ライセンス交渉の過程で，控訴人アップルの製品の全部又は一部が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの特許権を侵害する（infringe）旨の記載は，この「（absentalicense）」との文言が付されたものしか見当たらない。
このような本件ライセンス交渉の経緯や上記レター自体の文脈を踏まえると，上記レターの本件記載は，本件特許権との関係につき，ＣＭライセンスその他何らかのライセンスがなければ特許権侵害となる旨の被控訴人クアルコムの意見ないし見解を表明したものと理解するのが相当である。そうすると，本件記載をもって，控訴人ら主張に係る被控訴人クアルコムの主張の変遷を示すものということはできない。このことは，ＣＭライセンスに関する客観的な証拠の有無に関わりがない。その他本件特許権とＣＭライセンスとの関係に係る被控訴人クアルコムの主張に変遷があることを認めるに足りる証拠はない。
イ本件ライセンス交渉時における被控訴人クアルコムの主張に関する評価につ
いて
控訴人らは，本件記載は被控訴人クアルコムによる原告製品１についての侵害主張にほかならないなどと主張する。
しかし，本件ライセンス交渉の過程で，本件記載以外に，原告製品１が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの特許権を侵害することに関連する言及はない。また，本件記載については，本件特許権との関係につき，ＣＭライセンスその他何らかのライセンスがなければ特許権侵害となる旨の被控訴人クアルコムの意見ないし見解を表明したものと理解されることは，前記アのとおりである。ウ被控訴人クアルコムによる米国訴訟における訴訟追行と本件訴訟における被
控訴人らの表明について


控訴人らは，被控訴人クアルコムは，米国訴訟において，実質的に原告製品１に対する本件特許権も含めた侵害の主張を行っているなどと主張する。しかし，前記認定事実のとおり，米国訴訟は，控訴人アップルが，被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し合理的な実施料率及び合理的な条件による非差別的なライセンスの申出をしていないことの確認や，控訴人アップルが実施する被控訴人クアルコムの特許について，合理的な実施料率を用いたＦＲＡＮＤ料率の設定等を求め，これに対する反訴として，被控訴人クアルコムが，①被控訴人クアルコムが本件ライセンス交渉において控訴人アップルに示したライセンス提案がＦＲＡＮＤ条件を充足していること，②仮に，裁判所が，控訴人アップルにはなお被控訴人クアルコムからＦＲＡＮＤ条件による申入れを受ける権利があると判断する場合は，移動体通信ＳＥＰのポートフォリオ・ライセンスのためのＦＲＡＮＤ条件によるロイヤルティが既に申し入れられている旨を確認すること等を求めたものである。しかも，被控訴人クアルコムは，後に②の申立てを取り下げている。このように，米国訴訟における被控訴人クアルコムの申立て及びこれに関する主張は，控訴人アップルが被控訴人クアルコムから直接ライセンスの付与を受けることを前提とする控訴人アップルの申立てに対抗して行われたものであって，その限度を超えて，本件特許の米国対応特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有することの確認を求めるものとは理解できない。控訴人ら指摘に係る専門家意見書についても，このような米国訴訟の証拠として提出されたものにとどまることから，このような理解を左右するものではない。
エ被控訴人クアルコム子会社に係る確認の利益について控訴人らは，被控訴人クアルコム子会社は，いずれも被控訴人クアルコムの指揮命令の下に本件特許権のライセンス料を請求・徴収しているものであり，控訴人らによる本件口頭弁論終結日までの原告製品１の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）につき，実施料債権が侵害されたことを理由とする，自ら又は被控訴人クアルコムを代位して損害賠償請求権及び実施料請求権を行使する現実の危険があるとし，被控訴人クアルコム子会社に係る確認の利益につき，なおこれが存しないということはできない旨主張する。
しかし，前記のとおり，本件特許権を有する被控訴人クアルコムとの関係においても，本件訴えにつき確認の利益は認められないところ，控訴人ら主張に係る被控訴人クアルコム子会社に対する訴えの確認の利益は，被控訴人クアルコムに対する訴えの確認の利益の存在を前提とする。
また，そもそも，被控訴人クアルコム子会社は，いずれも本件特許権を有しないことから，その実施品に関する事業等を行っていることのみをもって，控訴人らに対し，本件特許権に基づく損害賠償請求権又は実施料請求権を有し，又は行使しているということはできない。被控訴人クアルコム子会社のいずれかが，実際にこれらの権利を行使したことを認めるに足りる証拠もない。そうである以上，被控訴人クアルコム子会社がこれらの権利を行使する具体的なおそれがあるとはいえず，これらに対する本件訴えにつき確認の利益がないことは明らかである。
オその他控訴人らがるる指摘する事情を考慮しても，この点に関する控訴人らの主張は採用できない。
５結語
以上のとおり，本件訴えは訴えの利益（確認の利益）を欠く不適法なものであり，これを却下すべきである。これと同旨の原判決は相当であるから，本件控訴は理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官          高      部    眞規    子裁判官          杉      浦    正    樹裁判官          片      瀬              亮
（別紙）
当事者目録
控訴人     ＡｐｐｌｅＪａｐａｎ合同会社
控訴人     アップルインコーポレイテッド
控訴人ら訴訟代理人弁護士
長    沢      幸      男
矢    倉      千      栄
稲    瀬      雄      一
石    原      尚      子
雲    居      寛      隆
同          弁理士    大    塚      康      徳同補佐人弁理士     大    塚      康      弘
江    嶋      清      仁
前    田      浩      次
吉    田      晴      人
西    守      有      人
被控訴   人    クアルコムインコーポレイ
テッド
被控訴   人    クアルコムテクノロジーズ
インク
被控訴   人    クアルコムシーディーエム
エーテクノロジーズ    アジ
ア－パシフィックピーティ
ーイーエルティーディー
被控訴   人    クアルコムジャパン合同会社
被控訴人ら訴訟代理人弁護士
城    山      康      文
早    田      尚      貴
岩    瀬      吉      和
柴    田      義      人
高    橋              綾
小    島      諒      万
宗    川      帆      南
同訴訟代理人弁理士    市    川      祐      輔同補佐人弁理士     市    川      英      彦
（別紙）
物件目録２
４０ｉＰｈｏｎｅ    ＸＳ６４ＧＢ
４１ｉＰｈｏｎｅ    ＸＳ２５６ＧＢ
４２ｉＰｈｏｎｅ    ＸＳ５１２ＧＢ
４３ｉＰｈｏｎｅ    ＸＳＭａｘ    ６４ＧＢ４４ｉＰｈｏｎｅ    ＸＳＭａｘ    ２５６ＧＢ４５ｉＰｈｏｎｅ    ＸＳＭａｘ    ５１２ＧＢ
４６ｉＰｈｏｎｅ    ＸＲ６４ＧＢ
４７ｉＰｈｏｎｅ    ＸＲ１２８ＧＢ
４８ｉＰｈｏｎｅ    ＸＲ２５６ＧＢ
以上


平成２８年３月１０日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００１５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１月１４日
判              決
原告     億光電子工業股份有限公司
（エヴァーライトエレクトロニクス    カンパニーリミテッド）訴訟代理人弁護士      黒    田    健    二同            吉    村              誠被       告      日亜化学工業株式   会社訴訟代理人弁護士      古    城    春    実同            宮    原    正    志同            牧    野    知    彦同            加    治    梓    子訴訟代理人弁理士      鮫    島              睦同            言    上    惠    一同            山    尾    憲    人同            田    村              啓同            玄    番    佐奈    恵
主              文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８００１１４号事件について平成２６年９月１９日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
被告は，平成５年１１月６日，発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法」とする特許出願（特願平５－３００９４０号）をしたが，平成９年８月５日に拒絶理由通知を受けたため，同年１０月２０日，意見書（甲３５）を提出するとともに，同日付け手続補正書（甲３４）により，特許請求の範囲及び明細書についての補正（以下「本件補正」という。また，本件補正前の出願時の願書に最初に添付した明細書及び図面を併せて「本件当初明細書」という。）を行い，平成１０年５月１５日設定登録（特許第２７８０６１８号。請求項の数は４）を受けた（以下「本件特許」という。）。
原告は，平成２５年６月２８日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を，無効２０１３－８００１１４号事件として審理した。被告は，この審理の過程で，平成２５年９月２０日，本件特許の特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。特許庁は，審理の結果，平成２６年９月１９日，「訂正を認めない。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，審決の謄本を，同月２９日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の本件特許の特許請求の範囲の記載（請求項の数は４。甲２７）は，次のとおりである（以下，それぞれの請求項に記載の発明を，請求項の番号を付して「本件発明１」等という。また，本件発明１ないし４を，併せて，「本件発明」ということがある。また，本件補正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
「【請求項１】サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形
成できる平面を形成する工程と，
前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する
工程と，
前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備することを特徴とする窒化ガリリム系化合物半導体チップの製造方法。
【請求項２】前記第二の割り溝を形成する前に，前記ウエハーのサファイア基板側を研磨して，サファイア基板の厚さを２００μｍ以下に調整する工程を具備することを特徴とする請求項１に記載の窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。
【請求項３】前記第二の割り溝を形成する工程において，第一の割り溝の底部と第二の割り溝の底部との距離を２００μｍ以下に調整することを特徴とする請求項１に記載の窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。【請求項４】前記第二の割り溝をスクライブにより形成することを特徴とする請求項１または２に記載の窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。」（本件補正前の本件特許の請求項１に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲３３）。
「【請求項１】サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体面に所望のチップ形状で第一の割り溝を線状に
形成する工程と，
前記第一の割り溝の線と合致する位置で，前記ウエハーのサファイア基板面に新たに第二の割り溝を線状に形成すると共に，前記第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも，第二の割り溝の線幅（Ｗ２）を狭く調整する工程と，前記第一の割り溝，および前記第二の割り溝に沿って前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。」）
３審決の理由


(1)審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。その要旨は，①本件訂正は，本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正とは認められず，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定に適合しないので認めない，②本件補正のうち，原告が新規事項の追加に該当すると主張する特許請求の範囲の補正は本件当初明細書に記載した事項の範囲内でする補正であるといえるから，本件特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たし，同法１２３条１項１号に該当せず，無効とされるべきものではない，③本件発明は，本件特許の出願前に頒布された刊行物である特開平５－１２９６５８号公報（甲１。以下「甲１文献」という。）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）と同一であるとも，甲１発明及び周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められないから，本件特許は，特許法２９条１項３号に該当せず，かつ同法２９条２項の規定に違反してされたものではなく，同法１２３条１項２号に該当しない，④本件発明は，本件特許の出願前に頒布された刊行物である実開平５－５９８６１号公報（甲２。以下「甲２文献」という。）に記載された発明（以下「甲２発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められないから，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものではなく，同法１２３条１項２号に該当しない，⑤したがって，本件特許を無効とすることはできない，というものである。
(2)審決が認定した甲１発明の内容，本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲１発明の内容
「サファイア基板１上に，ＡｌＮから成るバッファ層２，ＧａＮ系半導体から成る高キャリヤ濃度ｎ＋層３，ＧａＮ系半導体から成る低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，ＧａＮ系半導体から成るｉ層５の多層構造のウエーハから窒化ガリウム系化合物半導体発光素子（発光ダイオード１０ｂ）を作製する方法において，太い刃物（例えば，２５０μｍ厚）を用いたダイシングにより，前記ｉ層５から前記低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，前記高キャリヤ濃度ｎ＋層３，前記バッファ層２，前記サファイア基板１の上面一部まで格子状に所謂ハーフカットにて切り込みを入
れ，
前記切り込みに，最初にＡｌ層８ａを形成し，次にＮｉ層８ｂを形成して前記切り込みを埋め，次に前記Ｎｉ層８ｂ上にＡｕ層８ｃをして，前記Ａｌ層８ａと前記Ｎｉ層８ｂと前記Ａｕ層８ｃとからなる第２の電極８を形成し，前記第２の電極８が形成されて埋められた，前記切り込みが入れられていた部分において，細い刃物（例えば，１５０μｍ厚）を用いたダイシングにより，前記サ
ファイア基板１を格子状に切断する，
窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の製造方法。」
イ一致点
「サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，
前記ウエハーをチップ状に分離する工程を備えた，
窒化ガリリム系化合物半導体チップの製造方法。」
ウ相違点（以下「相違点１」という。）
「ウエハーをチップ状に分離する工程」について，本件発明１は，「ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程と，前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程」と特定されているのに対して，甲１発明は，該特定を有しない点。
(3)審決が認定した甲２発明の内容，本件発明１と甲２発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲２発明の内容
「サファイア基板１上に，ｎ型層２及びｐ型層３を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体発光素子を作製する方法において，前記ウエハーのｐ型層３側から所望のチップ形状で線状にドライエッチングする
と共に，ｎ型層の上部に電極を形成する面を形成し，
前記ウエハーの前記エッチング部の位置で，
前記エッチング部に沿って，ダイシングソーで前記ウエハーをチップ状にカット
する，
窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の製造方法。」
イ一致点
「サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，該溝の一部に電極が形成できる平面を形成
する工程と，
前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備する窒化ガリリム系化合物半導体チップの製造方法。」
ウ相違点（以下「相違点２」という。）
本件発明１は，「ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程と，前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備する」と特定されるのに対して，甲２発明は，該特定を有しない点。
第３原告主張の取消事由


１取消事由１（本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点の認定，判断の誤り）審決は，以下のとおり，本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点の認定を誤ったことにより，新規性及び容易想到性の判断を誤った。(1)ア審決は，甲１発明において，「ハーフカット」による「切り込み」は，その後金属で埋められて第２の電極８を形成するのであるから，その形状から「溝」とはいえても，ウエハーを割るために用いられる「割り溝」ではない，とする。しかし，甲１発明における「ハーフカット」による「切り込み」は「割り溝」に当たる。甲１文献の図１２(b)によれば，第一の割り溝が形成されていることは明らかである。甲１文献の記載（【０００１】，【００１７】，【００３１】ないし【００３５】）によれば，サファイア基板１上に，ＡlＮから成るバッファ層２，ＧａＮから成る高キャリヤ濃度ｎ+層３，ＧａＮから成る低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，ＧａＮから成るｉ層５の多層構造のウエーハから，発光ダイオード１０ｂを製造すること，ウエーハに対して太い刃物（例えば，２５０μｍ厚）を用いたダイシングによりｉ層５から低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，高キャリヤ濃度ｎ+層３，バッファ層２，サファイア基板１の上面一部まで格子状に所謂ハーフカットにて切り込みを入れたこと，その後，ハーフカットの切り込み部分に電極（Ａｌ層８ａ，Ｎｉ層８ｂ，Ａｕ層８ｃからなる電極８）が形成されていること，また，細い刃物（例えば，１５０μｍ厚）を用いたダイシングにより，格子状に第２の電極８が形成されてた切り込みが入れられている部分において，サファイア基板１を格子状に切断することが記載されている。
このように，甲１発明における「ハーフカット」による「切り込み」が「割り溝」に当たることは明白であり，審決の上記認定には誤りがある。イ審決は，甲１発明の「切り込み」を「第一の割り溝」とみたとしても，「切り込み」には電極が形成済みであり，「第一の割り溝の一部に電極を形成する面」といえるものが存在しない，と判断した。
しかし，甲１文献の前記記載によれば，甲１発明には，「第一の割り溝」である「ハーフカットの切り込み部分」に電極が形成されているのであるから，審決の上記判断が誤りなのは明白である。また，審決のいう，「第一の割り溝の一部に電極を形成する面」は，第一の割り溝の一部に電極が形成できれば良いのであるから，第一の割り溝の全部に電極が形成される場合を含んでいることは明らかである。ウ審決は，甲１発明において，ダイシングによりサファイア基板１を切断してウエハーをチップ状に分離する工程を，スクライブ等で割ることによりウエハーをチップ状に分離する工程に置き換える積極的な動機は見出せないとする。しかし，そもそも本件発明１は，「スクライブ等で割る」ことに限定されていない。したがって，甲１文献の図１３(d)の溝が「第二の割り溝」に該当することは明らかであり，また，ダイシングによる切断を「スクライブ等で割る」ことに置き換えるという審決は，その前提が誤っている。
また，審決は，「金属は展延性があるから，甲１発明の，金属からなる「第２の電極８」は，サファイア基板と一緒に割っても分離し難いものと認められるから，上記置き換えを行うことは考えにくい。」とする。
しかし，金属に展延性があることから分離し難いのであれば，図１３(d)の状態からも分離し難いこととなってしまうが，甲１発明においては，図１３(d)の状態から，図１１に示されるチップを作製しているのであるから，金属に展延性があることは何ら関係がない。
結局，甲１発明においては，「第一の割り溝」も「第二の割り溝」も明確に記載されている。
(2)ア本件発明１と甲１発明との同一性
本件発明１と甲１発明とは，
「サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状に形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形
成する工程と，
前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する
工程と，
前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に
分離する工程とを具備する
ことを特徴とする窒化ガリリム系化合物半導体チップの製造方法。」という点で，明示的に一致し，本件発明１では，第一の割り溝をエッチングにより形成するのに対し，甲１発明では，第一の割り溝に相当する切れ込みをダイシングにより形成する点で，一応相違する可能性があるといえる。しかし，甲１文献においては，ダイシングにより形成する切れ込みについては，第２の電極８のＡl層８ａが形成されている。この点，甲１文献の記載（【００２３】ないし【００２５】）によれば，他の実施例において，ｎ層４に接続する第２の電極８のＡl層８ａを形成するための「凹部２１」については，反応性イオンエッチングにより形成している。
そうすると，甲１発明において，第２の電極８のＡｌ層８ａが形成される「切り込み」を，ダイシングにより形成するのではなく，反応性イオンエッチングにより形成することも，甲１文献に記載されているに等しいといえる。したがって，上記の相違する可能性がある点については，相違点ではなく，実質的には甲１文献に記載されている事項である。
よって，本件発明１と甲１発明とは同一である。
イ相違点１に関する容易想到性の判断
また，仮に，上記の相違する可能性がある点が相違点であるとしても，甲１文献においては，他の実施例として，ｎ層４に接続する第２の電極８のＡl層８ａを形成するための「凹部２１」を，反応性イオンエッチングにより形成している。そうすると，甲１発明において，第２の電極８のＡｌ層８ａが形成される「切り込み」を，ダイシングにより形成するのではなく，反応性イオンエッチングにより形成することは，当業者にとって極めて容易である。
さらに，仮に，本件発明１の「分離」と，甲１発明における「ダイシング」による「切断」とが相違点であるとしても，本件特許出願当時，半導体素子において，基板側に細い溝を形成してチップを分離するということは周知技術（甲３ないし５）であるから，甲１発明において，サファイア基板側に細い溝を形成して，チップを分離することは極めて容易であるといえる。


ウ以上によれば，本件発明１は，甲１文献に記載された発明と同一又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができず，無効にされるべきである。相違点１に関する審決の判断は誤りであり，審決は取り消されるべきである。
２取消事由２（甲２発明の認定の誤り，本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点の認定の誤り，相違点２に関する判断の誤り）
(1)甲２発明の認定の誤り
ア甲２文献の記載（段落【００１０】，【００１５】ないし【００２０】，各図）によれば，甲２文献には，サファイア基板１上にｎ型ＧａＮ層２及びｐ型ＧａＮ層３を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体素子を作製すること，ウエハーのｐ型層３をドライエッチングすることで，ｐ型層３の一部を取り除き，ｎ型層２を露出させ，ｎ型層の上部に電極を形成する面を形成すること（このエッチングについては線状にエッチングしていることが明らかである。）が明示的に記載されている。そして，線状にエッチングした箇所と合致する位置でダイシングソーによりカットする工程が記載されており，ダイシングソーでカットする際に形成される溝の幅は，ｐ型層のエッチングの幅よりも細いことは，図９からも明らかである。ダイシングソーやスクライバーを用いて素子を切断・分割する際には，ダイシングやスクライブによりｐｎ接合領域にダメージが及ぶのを避けるために，ダイシングブレードやスクライバーよりも広い幅で，エッチングによる溝を設けるのが技術常識であり（甲３，４，１０ないし１２，３０，３６ないし３９），そのような溝は「スクライブライン」と呼ばれている。本件特許出願当時，半導体ウエハーをチップに分割する際にスクライブラインを設けることは技術常識であった（甲３，４，１０ないし１２）
さらに，ｐ型層のエッチングの幅よりダイシングソーでカットする際の溝の幅が太いのであれば，ｎ型層２が露出している箇所がなくなるはずであるが，図１及び図２において，ｐ型層３の周囲にｎ型層２が線状に露出している以上，ダイシングソーでカットする際に形成される溝の幅が，ｐ型層のエッチングの幅よりも細いことは明らかである。甲２文献の図９における凹部の中心付近で分割されない限り，図１及び図２に示されるようにｐ型層３の周囲が線状に露出されることはないから，凹部の中心付近で分割されると理解するのが自然である。以上によれば，甲２文献には，本件発明１との対比の観点からは，次の構成からなる窒化ガリウム系化合物半導体を具備する半導体発光素子の製造方法（甲２発明）が開示されていることが明らかである。
「サファイア基板１上にｎ型層２及びｐ型層３を積層したウエハーから窒化ガリ
ウム系化合物半導体素子を作製する方法において，
前記ウエハーのｐ型層３側から所望のチップ形状で線状にドライエッチングする
と共に，ｎ型層の上部に電極を形成する面を形成し，
前記ウエハーの前記エッチング部の線と合致する位置で，エッチング部の線幅よ
りも細い線幅で，
前記エッチング部に沿って，ダイシングソーで前記ウエハーをチップ状にカット
する
ことを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体素子の製造方法。」イ審決は，「図９に示された発光素子の，エッチングにより形成された，ｐ型層３からｎ型層２に至る凹部の幅と，ダイシングの幅の大小関係は不明である。」などと認定した上で，前記第２，３(3)アのとおり，甲２発明を認定した。しかし，甲２文献の図９及び段落【００２０】のみならず，図１及び図２並びに段落【００１０】の記載並びに当時の技術常識からすれば，図９に示された発光素子の，エッチングにより形成されたｐ型層３からｎ型層２に至る凹部の幅と，ダイシング幅の大小関係は明らかであって，凹部の幅よりもダイシング幅が狭いことは明らかであるし，また，ダイシングの位置が，ウエハーのエッチング部の線と合致する位置にあることも明らかである。
したがって，甲２発明は，上記アのとおり認定されるべきであり，これと異なる認定をした審決には誤りがある。
(2)本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点
本件発明１と甲２発明とは，
「サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形
成できる平面を形成する工程と，
第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線
幅（Ｗ２）で，
前記第一の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。」という点で，明示的に一致し，本件発明１では，第二の割り溝をウエハーのサファイア基板側から形成する工程を具備するのに対し，甲２発明では，かかる工程があるか不明である点で相違する。
審決の甲２発明の認定に誤りがあることから，本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点の認定にも誤りがあることは明らかである。


(3)本件発明１と甲２発明の相違点２に関する容易想到性の判断ア本件特許の出願当時，半導体チップの分割方法としては，ダイシング（フルカット）をして切断するか，ダイシング（ハーフカット）をしてその後チップに割るか，スクライビングしてチップを割るかのいずれかが一般的であった。したがって，甲２文献で開示されたＧａＮ系半導体ウエハーを，エッチング部分で，ダイシング（フルカット）することも，半導体層側又は基板側から，ダイシング（ハーフカット）又はスクライビングすることも，一般的な分割方法に過ぎない。甲２文献で開示されたウエハーについて，基板側からダイシング（ハーフカット）又はスクライビングすれば，本件発明１そのものに該当するのである。したがって，本件発明は，甲２発明から容易に想到できるものである。また，本件特許出願時において，基板上に半導体を形成したウエハーについて，ウエハー側から幅広の溝を形成し，基板側から細い幅の切れ込みを形成して，チップをカットすることは，周知慣用技術であった（甲３，４，１０ないし１２，３６）。そして，窒化ガリウム系化合物半導体発光素子においても，特開平５－１６６９２３号公報（甲５。以下「甲５文献」という。）の請求項１に「サファイア基板上に一般式ＧａXＡｌ1-XＮ（０≦X≦１）で表されるＧａXＡｌ1-XＮ（０≦X≦１）系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断する方法において，前記サファイア基板の厚さを１００～２５０μｍとし，さらに，前記ウエハーの基板側，もしくは窒化ガリウム系化合物半導体層側，またはその両側をスクライブして切断することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーの切断方法。」と記載されているとおり，ウエハーの基板側からスクライブすることは行われていたのである。そうすると，エッチング部に沿ってウエハーをチップ状にカットする工程を有する甲２発明において，ウエハーの半導体層側に形成された溝に一致させるように，基板側に細い溝を形成してチップを分離するという周知技術（甲１，３，４）を適用し，サファイア基板側に溝（例えば，甲５文献の請求項１に記載されている基板側をスクライブすること）を形成して，チップを分離することは極めて容易であるといえる。
以上より，本件発明１は，甲２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，特許法１２３条１項２号の規定により無効にされるべきである。イ審決は，甲２発明における「ダイシング」を２つの割り溝を用いる分離に置き換えることには阻害要因があるなどとして，甲２発明から本件発明を想到することは容易ではないと判断した。
しかし，本件特許の出願当時，研磨により基板を薄くしたうえでスクライブするということは，窒化ガリウム系化合物半導体はもとより，半導体素子一般で技術常識であった。したがって，甲２発明におけるサファイア基板１の厚みが厚いのであれば，研磨により基板を薄くするということが当業者には当然の技術事項であるから，甲２文献にサファイア基板１の厚みの記載がないとしても，①「スクライブ溝を形成して割ることはできない」などということもできないし，また，②「割れたとしても，サファイア基板１の厚さ方向に対して斜めに割れた際に，ｎ型層２及びｐ型層３を積層した部分に割れ面が達して該部分を損傷するおそれがある」などともいえないことは明らかである。
ウ被告は，甲２発明と甲５文献の記載事項を組み合わせても，スクライブ幅が，甲２文献に記載されたエッチング溝より狭くなることはないと主張する。その根拠として，スクライバーによってチップ化する場合，エッチング溝は，電気分離用の溝でしかなく，電気分離用の溝の幅は数μｍもあれば足りるという。しかし，電気分離用の溝の幅が数μｍで良いという根拠がないうえに，本件特許出願当時，スクライブライン（エッチング部分）は，分割時のダメージが及ばないようにある程度の幅を持たせることや，加工上のゆとりを持たせることも当然の技術常識であった（甲１０ないし１３）以上，スクライブ幅の方がエッチング溝（スクライブライン）幅よりも狭いことは明らかである。
したがって，甲５文献の段落【００１１】の記載に接すれば，当業者であれば，当然，サファイア基板側からスクライブするのである。本件発明は，甲２発明から容易に想到できるものであることは明らかであり，被告の上記主張は理由がない。
３取消事由３（本件補正が新規事項の追加に該当しないとした判断の誤り）(1)本件当初明細書には，「第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程」は記載されていなかった。しかも，本件当初明細書の段落【００１６】には，図４について，「ｐ型層３を予めｎ層の電極が形成できる線幅でエッチングして，第一の割り溝１１を形成し，さらにｐ型層３の隅部を半弧状に切り欠いた形状としており，この切り欠いた部分にｎ層の電極を形成することができる。」と記載されているように，線状の第一の割り溝とは別に，ｐ型層３の隅部を半弧状に切り欠いた形状とすることが記載されている。
このように，本件当初明細書（甲３３）には，「第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程」は記載されていなかったのであり，しかも，本件当初明細書の記載から，「第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程」が自明であったともいえない。
よって，「第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程」にした本件補正は，新規事項を追加するものに他ならず，特許法１７条の２第３項に反する。本件特許の請求項１に記載されている事項は，本件補正により新たに加えられた新規事項であるため，本件特許の出願は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないものであり，特許法１２３条１項１号の規定により無効である。(2)ア審決は，本件当初明細書の「【００１２】で言及されている図４を見ると」とし，段落【００１２】の記載が図４の説明であることを前提に判断している。しかし，本件当初明細書の段落【００１２】では，図４を具体的には引用して説明していない。具体的に説明しているのは図１についてである。そのため，本件当初明細書の段落【００１２】を根拠としている審決は不当である。イ審決は，「第１の割り溝１１に対応する線状部分と，電極が形成できる平面に対応する半弧状部分がつながった形状の開口を有する１つのマスクを用意すれば，」とする。


しかし，本件当初明細書には，「第１の割り溝１１に対応する線状部分と，電極が形成できる平面に対応する半弧状部分がつながった形状の開口を有する１つのマスクを用意す（る）」ことは一切記載されていない。また，本件特許出願当時，そのような技術常識があったとはいえないので，上記のような事項が本件当初明細書の記載から自明であったともいえない（甲１４ないし１７）ウ審決は，「第一の割り溝を線状に形成」（当初明細書段落【００１２】）」の「線状」との用語は，「第一の割り溝」の形状が，一定幅で一方向に延びる完全な「線」（矩形）の形状であることを指すのではなく，概ね線形の「溝」といえる形状であって，「線」以外の形状の部分，例えば「半弧状部分」を含む形状であってもよいことを指すと解することもできる。」とする。
しかし，その根拠は一切示されていない。また，本件当初明細書の段落【００１６】，【００１７】等の記載からすれば，「第一の割り溝１１」の線幅がＷ１であると認められ，第一の割り溝１１に，その外にある「半弧状部分を含む」などと解する余地は無い。そして，「第一の割り溝」が，チップ形状を決定する以上，「第一の割り溝」は，「半弧状部分」を含まない形状であって，線以外の部分を含まないことは明らかである。
エ以上のとおり，本件補正が新規事項の追加に該当しないとした審決の判断には誤りがあるから，取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点の認定，判断の誤り）
について
(1)本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点についてア原告は，甲１発明と本件発明１とに相違点があるとしても，第一の割り溝の形成の仕方が「エッチング」か「ダイシング」かの違いだけである，また，原告は，「エッチング」と「ダイシング」の違いについても，甲１文献には第一の割り溝に相当する切り込みを反応性イオンエッチングによって形成することが記載されているから，甲１発明において，第２の電極８のＡｌ層８aが形成される「切り込み」を，ダイシングにより形成するのではなく，反応性イオンエッチングにより形成することも，甲１文献に記載されているに等しいと主張する。しかし，①甲１発明においてダイシングによるハーフカットで形成している溝は，あくまでも電極形成用であって，ウエハーを割るための溝でないから，本件発明１の「第一の割り溝を・・形成する」に該当するものではないし，②甲１文献ではダイシングで形成した溝の「側面」に露出した半導体層２～５に接するように溝の「全部」に電極を形成しているから，本件発明１の「第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する」ものでもない。さらに，③原告が，甲１文献に反応性イオンエッチングによる形成が開示されていると指摘したのは，ダイサーによる「切り込み」とは目的も深さも全く異なる「凹部」に関するものであり，「切り込み」とは何の関係もないから，本件発明１の「第一の割り溝を・・エッチングにより形成する」ことも実質的に開示されていない。
イ原告は，甲１文献には，「前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程と，前記第一の割り溝および第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程」が記載されているから，この点は，本件発明１と甲１発明との一致点であり，仮に，本件発明１の「分離」とダイシングによる「切断」が異なるとしても極めて容易に想到し得る相違点に過ぎない旨主張する。
しかし，そもそも甲１文献にはサファイア基板側から第二の割り溝を形成することが一切記載されていないから，上記の全体が相違点であることは明らかである。したがって，甲１文献には，原告が主張する本件発明１の内容が開示されていないことは明らかであり，これに基づく審決の相違点の認定に誤りはない。ウ原告は，甲１発明の「切り込み」が本件発明１の「第一の割り溝」に当たると主張する。しかし，原告は，甲１文献の「切り込み」の全面に展延性のある金属が形成されているにも関わらず，そのような「切り込み」が割って分離するための「割り溝」に当たるといえる根拠をまったく説明していないから，その主張には明らかに理由がない。
(2)相違点１に関する判断について
ア甲１文献には，本件発明１のように，エッチングで電極形成用の平面と同時に形成した第一の割り溝と，基板裏面に形成した第二の割り溝とに沿ってチップを分離することは記載も示唆もされていない。
また，特開昭６２－１０５４４６号公報（以下「甲３文献」という。），特開昭５３－１１５１９１号公報（以下「甲４文献」という。），甲５文献も，ダイサーまたはスクライバーを使った通常のチップ化技術を開示するにすぎず，甲１発明と本件発明１との相違点を開示するものではない。
また，甲１発明のダイシングによるチップ分離を，スクライブを用いたチップ分離（甲３ないし５）に置き換えることには明らかな阻害要因がある。甲１発明のようにダイサーを用いれば，Ａｌなどの金属である電極とサファイア基板の両方を同時に切断することができるが，同じことをスクライバーで行うのは不可能である（甲１，段落【００３３】，【００３４】）。サファイア基板は，無機結晶であるためスクライバーでキズをつけた後に「割る」ことができるが，Ａｌなどの金属は展延性があるため「割る」ことができない。
したがって，ダイサーとスクライバーの違いを知る当業者にとって，甲１発明における幅１５０μｍのダイシングブレードによる「切断」を，スクライバーによるチップ分離（甲３ないし５）に置換すると，Ａｌ等からなる電極８の切断ができないことが明らかであり，そのような置き換えには阻害要因がある。したがって，本件発明１と甲１発明には審決が認定したとおりの相違点があるから同一のものではなく，その相違点は甲１発明や周知技術（甲３ないし５）に基づいて当業者が容易に想到し得たものではないから，審決の判断に誤りはない。イ原告は，本件発明１がスクライブで割ることに限定されておらず，ダイサーで第二の割り溝を形成して割る場合も含まれるから，審決の判断は前提を誤っている旨主張する。しかし，審決は，ダイシングによって電極と一緒に「切断」する工程から，「割る」ことにより分離する工程に置き換える動機がないと認定したのであり，「ダイシング」を「スクライブ」に置き換える動機がないなどとは認定していない。


また，原告は，甲１文献の図１３（ｄ）の状態から図１１に示されるチップを作製しているのであるから，金属に展延性があることは関係ない旨主張する。しかし，甲１文献の段落【００３５】の記載や図１１を参照すれば，実際はダイシングによって電極８も同時に切断されていることが明らかである。したがって，甲１文献に接した当業者は，甲１文献の図１３（ｄ）に模式的に示されたウエハーをチップ分離する際には，切り込み部に形成された電極８ａ～８ｃとサファイア基板１の両方をダイサーで切断することが明らかである。(3)以上によれば，原告の主張する取消事由１は理由がない。２取消事由２（甲２発明の認定の誤り，本件発明   1と甲２発明の一致点及び相違点の認定の誤り，相違点２に関する判断の誤り）について
(1)甲２発明の認定
ア原告は，甲２文献の図１及び図２において，ｐ型層の周囲にｎ型層が線状に露出している以上，ダイシングソーでカットされる際に形成される溝の線幅が，ｐ型層のエッチングの幅よりも細いことは明らかであると主張する。しかし，甲２文献の図１及び図２は，甲２発明にかかる素子の構造を示すものにすぎず，それを越えてチップ化工程について教示するものではない。したがって，甲２文献の図１及び図２において，ｐ型層の周囲にｎ型層が線状に露出しているからといって，ダイシングソーでカットされる際の溝の線幅がｐ型層のエッチングの幅よりも狭いとはいえない。
イ原告は，ダイシングソーやスクライバーを用いて素子を切断・分割する際には，ダイシングやスクライブによりｐｎ接合領域にダメージが及ぶのを避けるために，ダイシングブレードやスクライバーよりも広い幅で，本件発明の「第一の割り溝」に相当する溝，すなわちエッチングによる溝を設けるのが「技術常識」であり，そのような溝は「スクライブライン」と呼ばれている（甲３０）と主張する。しかし，原告が主張するような「技術常識」を認めるに足りる証拠はない。ダメージ防止用の「溝」を形成する場合にも，ｐ型層だけを除去する深さではなく，素子部分全体を除去できる深さとするのが通常であるから，甲２文献の図１及び図２においてチップ外周部のｐ型層のみがエッチングで除去されている場合に，それがダイシングによるダメージ防止用の「溝」（＝スクライブライン）と解する他はない，などとは到底いえない。
ウ原告は，甲２文献の図９における凹部の中心付近で分割されない限り，図１及び図２に示されるようにｐ型層３の周囲が線状に露出されることがないとして，凹部の中心付近で分割されるものと理解するのが当然である旨主張し，さらに，図９の状態から「ダイシングソーでカット」するにあたっては，当業者であれば，ダイシングソーの幅は，図９で設けられている，エッチングにより除去された凹部よりも狭いと理解するのが当然である旨主張する。
しかし，図９は，甲２文献が開示する発明の理解に必要でない細部を省略した概略的な模式図である。甲２文献の図１，２及び９といった模式図を根拠に，原告が主張するようなダイシング工程の詳細を読み取ることはできない。このため，審決は，前記のとおり，本件発明１と甲２発明の相違点を認定したのであり，その認定に誤りはない。
(2)相違点２に関する容易想到性の判断について
ア周知技術に基づく容易想到性について
原告の提出する文献は，いずれもサファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーのチップ化に関するものではなく，従来のＧａＡｓ系やＧａＰ系ウエハーのチップ化に関するものか（甲３，４），材料を特定しない一般的な半導体ウエハーのチップ分離方法に関するものである（甲１０ないし１２）。このようなチップ分離技術を，サファイア基板という特殊な材料を用いた窒化ガリウム系化合物半導体チップにかかる甲２発明に適用する動機付けがない。また，原告が提出する文献のいずれにも，基板上に半導体を形成したウエハーについて，ウエハー側から幅広の溝を形成し，基板側から細い幅の切れ込みを形成して，チップをカットするという周知技術は示されていない。甲３文献及び甲４文献は，エッチングによって半導体層側に形成した第一の割り溝の線幅Ｗ１よりも基板裏面に形成した第二の割り溝の線幅Ｗ２を細くすることを教示するものでもない。この点，甲３文献及び甲４文献の図面には，半導体層側からのダイサーで形成した割り溝の線幅が，基板側からスクライバーで形成した割り溝の線幅よりも太いことが示されているが，これはダイサーの刃幅が通常は２０～３０μｍあり，スクライバーによる割り溝の線幅（一般に５～１５μｍ（乙７））よりも太いことによる必然的な結果を図に示したにすぎず，幅を任意に制御できるエッチングによって割り溝を形成する場合に，その幅をどのように設定するかを何ら教示するものではない。したがって，エッチングによる溝幅をスクライブレーンよりも広く設定するには，そのための積極的な動機が必要となるが，そのような動機はない。
さらに，甲２発明と甲３文献，甲４文献，特開昭６１－６１４３６号公報（甲３６。以下「甲３６文献」という。）の組合せを検討したとしても，本件発明１の相違点２に係る構成は得られない。すなわち，甲３文献及び甲４文献から，スクライバー等が基板裏面から当たる場合に，それよりも広い線幅の割り溝を表面に形成しておくとの教示が得られない。また，甲３６文献については，審判で提出されなかった証拠であるので本件訴訟において新たに組合せ引例として考慮することは許されないから，甲３６文献に基づく主張には理由がない。なお，甲３６文献にはスクライバー等が基板裏面から当たる場合に，それよりも広い線幅の割り溝を表面に形成しておくことは教示されていない。甲３６文献の記載からは，ウエハー表面の第一の割り溝の幅を，ウエハー裏面の第二の割り溝の幅よりも広くすべきとの教示は得られない。
イ甲５文献に基づく容易想到性について
甲２文献には，ウエハーをダイシングしたという以外にチップ化の方法が記載されていないところ，仮に，甲２文献に記載された「ダイシング」を甲５文献に記載された「スクライブ」に変更するとしても，本件発明１との相違点２は導かれない。すなわち，甲５文献には，スクライブによって割り溝を形成することが開示されるのみであり，半導体層側からエッチングで割り溝を形成することは記載も示唆もされていないから，甲２発明に甲５文献を組み合わせたとしても，半導体層側から「第一の割り溝を・・エッチングにより形成する」ことは導かれない。また，甲５文献は，エッチングによって半導体層側に形成した第一の割り溝の線幅Ｗ１よりも基板裏面に形成した第二の割り溝の線幅Ｗ２を細くすることを教示するものでもない。


したがって，甲２発明と甲５文献に記載された事項の組合せに基づいて，本件発明１の「第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝」を備えた製造方法を導くためには，エッチングによる溝（第一の割り溝）の線幅を，基板側に形成されたスクライブレーン（第二の割り溝）の線幅よりも広くする積極的な動機が必要となる。しかし，甲２発明においてエッチング溝を形成するのは電気分離のためであるところ，一般にスクライブレーンの線幅が５～１５μｍであるのに対して（乙７），電気分離の目的にはエッチング溝の線幅がせいぜい数μｍもあれば十分であるから，エッチングの溝幅をスクライブレーンよりも広くする理由はない（甲２，段落【００１０】）。よって，甲２発明と甲５文献に記載された事項の組合せに基づいて｢第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝｣との構成を想到することは容易でない。
(3)原告の主張について
原告は，①本件特許の出願当時，研磨により基板を薄くしたうえでスクライブするということは，窒化ガリウム化合物半導体はもとより，半導体素子一般で技術常識であったこと（甲５，７，８），②本件発明１においては，サファイア基板の厚みを規定していないことを理由に，甲２発明における「ダイシング」を二つの割り溝を用いる分離に置き換えることについて阻害要因があるとの審決の判断には誤りがある旨主張する。
しかし，サファイア基板は結晶の性質上，スクライバーで切断することが不可能であるというのが当時の当業者の一般的な理解であったから，サファイア基板を用いた甲２発明において「ダイシング」を２つの割り溝を用いる分離，すなわちスクライバーを用いた分離に置き換えることに阻害要因があるとした審決の認定は妥当である。また，審決は，スクライバーに関する甲５発明と甲２発明の組合せについて検討した上で，本件発明１の構成が容易に想到し得たとはいい難いと判断したのであるから，甲２発明においてダイシングに代えてスクライブをすることに阻害要因があるとした審決の認定は審決の結論に影響を与えるものではない。(4)以上によれば，原告の主張する取消事由２は理由がない。３取消事由３（本件補正が新規事項の追加に該当しないとした判断の誤り）に
ついて
(1)原告は，新規事項追加の有無の判断において審決が本件当初明細書の段落【００１２】を根拠として挙げた点について，段落【００１２】は図１を説明するもので，図４を説明していないから審決は不当である旨主張する。しかし，審決は，図４を説明するものとして段落【００１２】を引用したのではなく，段落【００１２】及び【００１９】を引用したのであり，これらはマスクを使ったｐ型層のエッチングにより電極形成平面を形成するという手法を説明するものである。
したがって，審決が図４を説明するものとして段落【００１２】を引用したという原告の理解は完全に誤っているから，原告の上記主張は失当である。原告は，審決が「１つのマスクを用意すれば」とした点について，本件当初明細書には「１つのマスクを用意する」ことは記載されていないなどと主張する。しかし，審決が「１つのマスクを用意すれば」としたのは，本件当初明細書にそのような記載があると認定したものではなく，本件当初明細書の段落【００１２】及び【００１９】に記載されているとおり，マスクを使用したｐ型層のエッチングによって第一の割り溝と電極形成平面を形成するならば，当業者であれば，図４に示された線状部と半弧状部の形状からして「１つのマスクを用意」して製造するのが合理的と考える，ということを説明しているにすぎない。したがって，「１つのマスクを用意」する旨の審決の認定は妥当である。原告は，審決が「線状の第一の割溝」が「半弧状部分」を含む形状であってもよいと解することができるとした点が誤りである旨主張する。しかし，半弧状部分を第一の割り溝に含めたとしても，図４に示された第一の割り溝の大部分は線形状を保っており，その場合に線形状の部分の幅Ｗ１を第一の割り溝の「線幅」と称することは極めて自然である。請求項１に「チップ形状で線状にエッチング」と記載されている以上，第一の割り溝に半弧状部分が含まれるとしても，それ以外の線状部分に着目して，その線状部分に沿ったチップ形状を想定するのが自然である。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
なお，審決は，「・・『第一の割溝』が・・『半弧状部分』を含む形状であってもよいと解することもできる」と判断した。
しかし，仮に本件当初明細書に記載された「第一の割り溝」が「半弧状部分」を含まないと解釈しても，「第一の割り溝の一部に・・平面を形成する」との文言は，必ずしも「第一の割り溝」の内側の一部に平面を形成することを指すとは限らず，第一の割り溝の外周の一部に連続して平面を形成することを指すとも読めるから，本件補正で追加した「第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する」との文言は新規事項追加とはならない。
(2)以上によれば，本件補正が新規事項の追加に該当しないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張する取消事由３は理由がない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
１本件発明１の内容
本件明細書の記載によれば，本件発明１の内容は次のとおりである。本件発明１は，窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法に係り，特に，サファイア基板上に一般式ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ（０≦Ｘ＜１，０≦Ｙ＜１）で表される窒化ガリウム系化合物半導体が積層された窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップ状に切断する方法に関する（【０００１】）。従来，半導体材料が積層されたウエハーから，発光デバイス用のチップに切り出す装置には一般にダイサー，またはスクライバーが使用されているが（【０００３】），一般に窒化ガリウム系化合物半導体はサファイア基板の上に積層されるため，そのウエハーは六方晶系というサファイア結晶の性質上へき開性を有しておらず，スクライバーで切断することは困難であった。一方，ダイサーで切断する場合においても，窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーは，前記したようにサファイアの上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したいわゆるヘテロエピタキシャル構造であり格子定数不整が大きく，また熱膨張率も異なるため，窒化ガリウム系化合物半導体がサファイア基板から剥がれやすいという問題があった。さらにサファイア，窒化ガリウム系化合物半導体両方ともモース硬度がほぼ９と非常に硬い物質であるため，切断面にクラック，チッピングが発生しやすくなり正確に切断することができなかった（【０００５】）。


本件発明１はこのような事情を鑑みてなされたもので，その目的とするところは，サファイアを基板とする窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップ状に分離するに際し，切断面のクラック，チッピングの発生を防止し，歩留良く，所望の形状，サイズを得るチップの製造方法を提供することにある（【０００６】）。本件発明１は，サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成する（【０００８】，【００１９】）と共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する（【００１６】）工程と，前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程（【０００９】，【００１３】，【００１４】，【００２１】）と，前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程（【００２２】）とを具備することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法である。本件発明１では，第一の割り溝１１の線幅Ｗ１を，第二の割り溝２２の線幅Ｗ２よりも広くしているので，仮に切断線が斜めとなってウエハーが切断された場合でも，ｐ－ｎ接合界面まで切断面が入らずチップ不良が出ることがなく，一枚のウエハーから多数のチップを得ることができる（【００１７】）。そのため，小さなチップ状に切断するのが極めて難しい窒化物半導体ウエハーを，極めて高い歩留で正確に切断することができ，生産性が向上し（【００２７】），上記の目的が達成される。２取消事由３（本件補正が新規事項の追加に該当しないとした判断の誤り）に
ついて
本件事案の内容に鑑み，まず取消事由３から判断する。(1)審決が，本件補正は本件当初明細書に記載された事項の範囲内のものであって，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていると判断したのに対し，原告は，本件補正により，請求項１ないし４に記載された発明に，「前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，」という構成が追加されたところ，本件当初明細書には，上記構成は記載されていなかったとして，本件特許の請求項１ないし４に記載されている事項は，本件補正により新たに加えられた新規事項であるため，本件特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであり，同法１２３条１項１号に該当するから無効とすべきである旨主張する。
原告の上記主張は，上記追加事項を含む本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてする補正ではなく，補正の規定の要件を満たさないとの主張であると解される。
もっとも，本件特許の出願日は，平成５年１１月６日であるから，本件補正については，平成５年法律第２６号附則２条２項によりなお従前の例とされる同法による改正前の特許法（以下「旧法」という。）５３条１項の「願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは，審査官は，決定をもってその補正を却下しなければならない。」との規定が適用される。そして旧法４１条は，「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定しており，特許請求の範囲の補正が要旨を変更するものとなるかどうかについては，その補正が「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する補正ということができるかによって判断されることになる。
そこで，まず，本件補正により，本件特許の請求項１及び請求項１を引用する請求項２ないし４に「前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，」という記載が追加されたことが，本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものと認められるか否かについて検討する。
(2)本件当初明細書の記載
本件当初明細書（甲３３）には，「第一の割り溝」の形成に関して，以下の記載がある（図面は，別紙本件当初明細書図面目録参照）。
「【０００８】本発明の製造方法において，第一の割り溝を形成するには，最も好ましくはウエットエッチング，ドライエッチング等のエッチングを用いる。・・・但し，エッチングを行う前に，窒化物半導体表面に，所望のチップ形状となるように，所定の形状のマスクを形成することは言うまでもない。・・・」「【００１２】・・・図１はサファイア基板１の上にｎ型窒化物半導体層２（ｎ型層）と，ｐ型窒化物半導体層３（ｐ型層）とを積層したウエハーの模式断面図である。それらの窒化物半導体層側には所定のチップ形状になるように，第一の割り溝１１を線状に形成しており・・・。但し，この図では，第一の割り溝はｐ型層３をエッチングして，ｎ型層２を露出するように形成しており・・・。・・・」「【００１６】図４は，図１に示すウエハーを窒化物半導体層側からみた平面図であり，第一の割り溝１１の形状を示していると同時に，チップ形状も示している。この図では，ｐ型層３を予めｎ層の電極が形成できる線幅でエッチングして，第一の割り溝１１を形成し，さらにｐ型層３の隅部を半弧状に切り欠いた形状としており，この切り欠いた部分にｎ層の電極を形成することができる。」「【００１８】【実施例】［実施例１］厚さ４００μｍ，大きさ２インチφのサファイア基板の上に順にｎ型ＧａＮ層を５μｍと，ｐ型ＧａＮ層とを１μｍ積層したウエハーを用意する。」
「【００１９】次にこのｐ型ＧａＮ層の上に，フォトリソグラフィー技術によりＳｉＯ２よりなるマスクをかけた後，エッチングを行い，図４に示す形状で第一の割り溝を形成する。但し，第一の割り溝の深さはおよそ２μｍとし，線幅（Ｗ１）８０μｍ，３５０μｍピッチとする。この第一の割り溝の線幅，ピッチを図４に示している。」


「【００２７】
【発明の効果】・・・また図１に示すように第一の割り溝を形成すれば，第一の割り溝の表面に電極を形成することもできる。」
(3)上記(2)によれば，本件当初明細書には，第一の割り溝をエッチングにより形成する際に，所定の形状のマスクを形成すること（段落【０００８】，【００１８】，【００１９】），図４は図１に示すウエハーを窒化物半導体層側からみた平面図であり，図１及び図４では，第一の割り溝は，ｐ型層３をエッチングして，ｎ型層２を露出するように形成されていること（段落【００１２】，【００１８】，【００１９】），さらに，図４では，ｐ型層３の隅部は半弧状に切り欠いた形状となっており，この切り欠いた部分にｎ層の電極を形成できること（段落【００１６】）が記載されている。上記の切り欠いた部分はｎ層の電極を形成するためのものであるから，ｎ型層２が露出していることも技術的に明らかであるといえるものの，本件当初明細書には，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するのか否かについては，明示的には記載されていないことが認められる。
しかし，当業者であれば，半導体素子の形成に際して，工程数を削減することは当然に考慮すべき事項であるところ，第一の割り溝と切り欠いた部分はともにエッチングによりｐ型層３を除去してｎ型層２を露出させることにより形成されるものであるから，同時に形成することが可能であり，本件当初明細書の記載に照らしても，ｐ型層３表面を基準とした両者の深さを異なるものにする必要性，すなわち，両者を別工程で形成する必要性があるとは認められない。そして，本件当初明細書の「図１に示すように第一の割り溝を形成すれば，第一の割り溝の表面に電極を形成することもできる」（【００２７】）との記載も併せ考慮すれば，本件当初明細書には，ｐ型層３のエッチングにより第一の割り溝を形成する際に，ｐ型層３上に形成するマスクの形状を矩形の隅部が半弧状に切り欠いた形状として，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成することも当業者にとって自明な事項であり記載されているに等しいものと認められる。なお，本件当初明細書には「図４・・・では，ｐ型層３を予めｎ層の電極が形成できる線幅でエッチングして，第一の割り溝１１を形成し，さらにｐ型層３の隅部を半弧状に切り欠いた形状としており，」（【００１６】）との記載があり，「さらに」という文言から，第一の割り溝を形成した後に切り欠いた部分を形成するという解釈の余地もないわけではない。しかし，本件当初明細書の前記記載に照らせば，上記の「さらに」は，経時的な順序を意味するのではないと解されるから，上記「さらに」との記載があることは，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成することが自明な事項であるとの認定判断を左右するものではないといえる。したがって，本件特許の請求項１及び請求項１を引用する請求項２ないし４に「前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，」という記載を追加する本件補正は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものと認められる。なお，審決は，本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内のものであるとしたものの，これが旧法５３条１項及び同法４１条ではなく，現行特許法１７条の２第３項の規定する要件を満たすとの判断をしていると解され，法令の適用を誤ったものといわざるを得ない。
しかし，同項は，「第一項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について補正するときは，・・・願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定するところ，出願当初の明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより，補正が当業者によって，導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，明細書等に記載した事項の範囲内においてするものということができ，補正事項が明細書等に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような補正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，明細書等に記載された範囲内においてするものであるということができると解される。これに対し，旧法４１条における明細書等に記載した事項の範囲内についても，同記載の範囲及び出願時において当業者が当初明細書の記載からみて自明な事項を含むものと解されるから，現行特許法１７条の２第３項の解釈ともこの点において実質的に異なるものではないということができる。
そして，本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものと認められることは前記認定のとおりである。
以上によれば，審決は，法令の適用を誤ったものの，旧法を適用したとしても判断内容自体には誤りはないから，本件補正が補正の規定の要件を満たすとの結論においても誤りはないといえる。
したがって，審決は，その結論に影響を及ぼす違法があるとまではいえないから，これを取り消すべきものということはできない。
(4)原告の主張について


ア原告は，審決が本件当初明細書（甲３３）の【００１２】の記載が図４の説明であることを前提に判断をしたことに対し，本件当初明細書の段落【００１２】で，具体的に説明しているのは，図１についてであって図４については説明していないから，上記段落【００１２】の記載を根拠とする審決は不当である旨主張する。確かに，本件当初明細書の段落【００１２】の記載は，図１に関するものであると認められる。しかし，一方で，前記のとおり，本件当初明細書の段落【００１６】には，図４が，図１に示すウエハーを窒化物半導体層側からみた平面図であることが記載されていることから，図１及び図４は，同一のウエハーに対する図面であると理解することができる。そうすると，上記段落【００１２】の記載が図１を対象にしたものであるとしても，その記載事項は，図４についても妥当するといえる。したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ原告は，本件当初明細書には，「第１の割り溝１１に対応する線状部分と，電極が形成できる平面に対応する半弧状部分がつながった形状の開口を有する１つのマスクを用意す（る）」ことは一切記載されていない，また，上記のマスクを用意することが合理的であることを裏付ける証拠は一切ない旨主張する。確かに，前記のとおり，本件当初明細書には，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するのか否かについては明記されていない。しかし，前記のとおり，本件当初明細書には，ｐ型層３のエッチングにより第一の割り溝を形成する際に，ｐ型層３上に形成するマスクの形状を矩形の隅部が半弧状に切り欠いた形状として，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成していることも記載されているものと認められる。また，審決は，本件当初明細書に「一つのマスクを用意す」るとの記載があると認定したものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。ウ原告は，「線状」との用語は，「第一の割り溝」の形状が，一定幅で一方向に延びる完全な「線」（矩形）の形状であることを指すのではなく，概ね線形の「溝」といえる形状であって，「線」以外の形状の部分，例えば「半弧状部分」を含む形状であってもよいことを指すとの審決の認定について，その根拠は一切示されておらず，「第一の割り溝１１」の線幅がＷ１である以上，第一の割り溝１１に，その外にある「半弧状部分を含む」などと解する余地はない旨主張する。しかし，審決は，線状に形成された第一の割り溝とｎ層の電極を形成する半弧状部分（切り欠いた部分）とを同時にエッチングで形成することが，本件当初明細書の記載との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないとの判断をしているのであり，この審決の判断に誤りはない。第一の割り溝が半弧状部分を含む形状であるか否かについての認定は，上記判断を左右するものではない。したがって，原告の上記主張はいずれも理由がない。
(5)以上によれば，原告の主張する取消事由３は理由がない。３取消事由１（本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点の認定，判断の誤り）
について
(1)甲１発明の内容等
ア甲１文献の記載
甲１文献（甲１）には，次のとおりの記載がある（図面は別紙甲１文献図面等目録参照）。
「【００３２】・・・図１１に示すように，発光ダイオード１０ｂを，チップの中央に透明導電膜から成る第１の電極７を形成し，その周辺にｎ＋層３に接続された第２の電極８を形成することで製造しても良い。この時，第２の電極８の最下層であるＡｌ層を反射膜とすることができるので，発光効率を向上させることができる。【００３３】このような発光ダイオード１０ｂは，図１２，図１３に示す工程で製造することができる。図１２の（ａ）に示すように，サファイヤ基板１上に・・・順次，ＡｌＮから成るバッファ層２，高キャリヤ濃度ｎ＋層３，低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，ｉ層５を製造した。次に，図１２の（ｂ）に示すように，図１２の（ａ）の多層構造のウェーハに対して太い刃物（例えば，２５０μｍ厚）を用いたダイシングによりｉ層５から低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，高キャリヤ濃度ｎ＋層３，バッファ層２，サファイヤ基板１の上面一部まで格子状に所謂ハーフカットにて切り込みを入れた。
【００３４】次に・・・ＩＴＯから成る第１の電極７と，第２の電極８のＡｌ層８ａを，図１３の（ｃ）に示すように形成した。さらに・・・取出電極９のＮｉ層９ｂ，Ａｕ層９ｃ及び第２の電極８のＮｉ層８ｂ，Ａｕ層８ｃを形成した。【００３５】次に，図１３（ｄ）に示すように，細い刃物（例えば，１５０μｍ厚）を用いたダイシングにより，格子状に第２の電極８が形成されてた切り込みが入れられている部分において，サファイヤ基板１を格子状に切断した。このようにして，図１１に示す構造の発光ダイオード１０ｂを製造することができる。」
イ甲１発明の内容等
甲１文献の上記記載によれば，甲１発明の内容は，前記第２，３(2)アのとおりであると認められる。


(2)本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点の認定審決が認定した本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点は，前記第２，３(2)イ，ウのとおりである。これに対し，原告は，本件発明１と甲１発明とは，「サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状に形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程と，前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。」という点で，明示的に一致し（下線部が審決の一致点の認定に付加すべきと原告が主張する部分である。），本件発明１では，第一の割り溝をエッチングにより形成するのに対し，甲１発明では，第一の割り溝に相当する切れ込みをダイシングにより形成する点で，一応相違する可能性があるといえる旨主張する。そこで，以下，本件発明１と甲１発明の一致点及び相違点について検討する。
アまず，本件発明１においては，本件特許の請求項１に，「前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する」と記載されているとおり，ウエハーを「割る」ことによってチップ状に分離しているものと認められる。
また，本件明細書の「本発明の方法では，第一の割り溝１１の線幅Ｗ１を，第二の割り溝２２の線幅Ｗ２よりも広くしているので，仮に切断線が斜めとなってウエハーが切断された場合でも，ｐ－ｎ接合界面まで切断面が入らずチップ不良が出ることがなく，一枚のウエハーから多数のチップを得ることができる。」（【００１７】）との記載によれば，本件発明１において，ウエハーを割ることによってチップ状に分離する際には，第二の割り溝が切断面（切断線）の起点として機能し，第一の割り溝が切断面（切断線）の終端を受ける切りしろとして機能するものと認められる。イ一方，甲１文献の前記記載によれば，甲１発明においては，チップ状に分離する手段について，「太い刃物（例えば，２５０μｍ厚）を用いたダイシングにより，前記ｉ層５から前記低キャリヤ濃度ｎ層４ａ，前記高キャリヤ濃度ｎ＋層３，前記バッファ層２，前記サファイヤ基板１の上面一部まで格子状に所謂ハーフカットにて切り込みを入れ，前記切り込みに，最初にＡｌ層８ａを形成し，次にＮｉ層８ｂを形成して前記切り込みを埋め，次に前記Ｎｉ層８ｂ上にＡｕ層８ｃをして，前記Ａｌ層８ａと前記Ｎｉ層８ｂと前記Ａｕ層８ｃとからなる第２の電極８を形成し，前記第２の電極８が形成されて埋められた，前記切り込みが入れられていた部分において，細い刃物（例えば，１５０μｍ厚）を用いたダイシングにより，前記サファイヤ基板１を格子状に切断する」とされているところ，甲１文献には，細い刃物（例えば，１５０μｍ厚）を用いたダイシングによって，厚さ方向のいかなる範囲までが切断されるのかは記載されていないため，甲１発明では，ウエハーを「割る」ことによって格子状に切断しているのか否かは直ちには明らかではないといえる。しかも，甲１発明において，細い刃物を用いたダイシングによって，サファイヤ基板１及び埋め込み形成されたＡｌ層８ａとＮｉ層８ｂとＡｕ層８ｃとからなる第２の電極８の全てを切断した場合（フルカットした場合）には，ウエハーを割ることによって格子状に切断しているということはできない。また，第２の電極８（最下層はＡｌ層）には展延性があるため，当業者であれば，細い刃物を用いたダイシングによって，サファイヤ基板１及び第２の電極８のうちの一部分を切断し，残りの部分を外力を加えることによって切断すること（外力を加えて無理にこれを引き裂くこと）は行わないものと認められる。そもそも，展延性のある金属を引き裂くことが「割る」ことに該当しないことは当業者にとって明らかなことであるといえる。
したがって，甲１発明では，ウエハーを割ることによって格子状に切断しているということはできず，甲１発明における太い刃物や細い刃物を用いたダイシングによって形成された切り込みは，割るための溝として機能するものとはいえないから，いずれも，本件発明１の第一の割り溝や第二の割り溝には相当しない。なお，原告が主張するように，本件特許の出願当時，半導体素子において，基板側に細い溝を形成してチップを分離することが仮に周知技術であったしても，このことは上記認定を左右しない。
ウ以上のとおり，本件発明１と甲１発明は，ウエハーをチップ状に分離する手段が全く異なるから，その一部分のみを取り出して，一致点及び相違点の認定をすることは誤りである。
したがって，チップ状に分離する手段を一体のものとして捉えた上で，チップ状に分離する手段が異なることを，本件発明１と甲１発明の相違点として認定し，本件発明１と甲１発明が同一であるとはいえないとした審決の判断に誤りはない。
(3)相違点１に関する判断
本件発明１と甲１発明との相違点１は，審決が認定したとおり，「「ウエハーをチップ状に分離する工程」について，本件発明１は，「ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程と，前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程」と特定されているのに対して，甲１発明は，該特定を有しない点。」である。
そこで，上記相違点１の認定に基づいて，チップ状に分離する手段として，甲１発明において，本件発明１の相違点１に係る構成を採用することの容易想到性について検討するに，甲１文献には，本件発明１の相違点１に係る構成を採用することの示唆や動機付けがあるとは認められない。


むしろ，前記のとおり，Ａｌ層８ａとＮｉ層８ｂとＡｕ層８ｃとからなる第２の電極８には展延性があり，甲１発明において，細い刃物を用いたダイシングによって，サファイア基板１及び第２の電極８のうちの一部分を切断し，残りの部分を外力を加えることによって分離することは，外力を加えて無理にこれを引き裂くこととなるから，当業者であれば，甲１発明において，上記のチップ分離手段は採用しないことが明らかであるといえる。甲１発明において，細い刃物を用いたダイシングによって，サファイア基板１及び第２の電極８のうちの一部分を切断し，残りの部分を外力を加えることによって分離することには，阻害要因があると認められる。そして，このことは，甲１発明における切り込みの形成手段としてダイシング以外のスクライブ等の手段を用いた場合でも同様に当てはまる。したがって，甲１発明において，相違点１に係る構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たとは認められない。
以上によれば，本件発明１は，甲１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められないとした審決の判断に誤りはない。
(4)原告の主張について
ア原告は，甲１発明における「ハーフカット」による「切り込み」が「割り溝」に当たり，甲１文献の記載からも，図１２(b)において，第一の割り溝が形成されていることは明らかである旨主張する。
しかし，甲１発明においては，前記のとおり，第２の電極８には展延性があるため，これを外力を加えることによって分離するのは困難であり，ウエハーを割ることによって格子状に切断しているということはできないから，甲１発明における太い刃物や細い刃物を用いたダイシングによって形成された切り込みは，本件発明１の第一の割り溝及び第二の割り溝とは異なり，割るための溝として機能するものとはいえず，いずれも，本件発明１の第一の割り溝や第二の割り溝には相当しない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ原告は，審決が，甲１発明の「切り込み」を「第一の割り溝」とみたとしても，「切り込み」には電極が形成済みであり，「第一の割り溝の一部に電極を形成する面」といえるものが存在しない，と判断したことに対し，甲１発明においては，「第一の割り溝」である「ハーフカットの切り込み部分」に電極が形成されており，「第一の割り溝の一部に電極を形成する面」は，第一の割り溝の一部に電極が形成できれば良いのであるから，第一の割り溝の全部に電極が形成される場合を含んでいることは明らかである旨主張する。
しかし，甲１発明における太い刃物や細い刃物を用いたダイシングによって形成された切り込みは，いずれも，本件発明１の第一の割り溝や第二の割り溝には相当しないことは前記認定のとおりであるから，甲１発明における太い刃物を用いたダイシングによって形成された切り込みが本件発明１の「第一の割り溝」に相当することを前提とする原告の上記主張は，その根拠を欠くものであり，採用することができない。
ウ原告は，そもそも本件発明１は「スクライブ等で割る」ことに限定されていないから，甲１文献の図１３(d)の溝が「第二の割り溝」に該当することは明らかであり，また，ダイシングによる切断を「スクライブ等で割る」ことに置き換えるという審決は，その前提が誤っている，また，金属に展延性があることから分離し難いのであれば，図１３(d)の状態からも分離し難いこととなってしまうが，甲１発明においては，図１３(d)の状態から，図１１に示されるチップを作製しているのであるから，金属に展延性があることは何ら関係がないなどと主張する。しかし，審決は，前記第一の割り溝および前記第二の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程を相違点１と認定した上で，甲１発明において，「割る」ことによってウエハーをチップ状に分離する工程を採用することの容易想到性を判断しているのであって，「スクライブで割る」ではなく，「スクライブ等で割る」とあるように，スクライブはそのための例示として挙げられているにすぎない。そして，甲１発明における太い刃物や細い刃物を用いたダイシングによって形成された切り込みが，いずれも，本件発明１の第一の割り溝や第二の割り溝には相当しないことは，前記認定のとおりであるから，甲１発明における切り込みが本件発明１の第一の割り溝や第二の割り溝に当たることを前提とする原告の上記主張は採用することができない。
エ原告は，甲１文献の記載によれば，甲１発明において，第２の電極８のＡｌ層８ａが形成される「切り込み」を，ダイシングにより形成するのではなく，反応性イオンエッチングにより形成することも，甲１文献に記載されているに等しいといえるから，本件発明１と甲１発明とは同一である，また，仮に，上記の点が相違点であるとしても，甲１文献の記載によれば，甲１発明において，第２の電極８のＡｌ層８ａが形成される「切り込み」を，ダイシングにより形成するのではなく，反応性イオンエッチングにより形成することは，当業者にとって極めて容易であり，さらに，仮に，本件発明１の「分離」と，甲１発明における「ダイシング」による「切断」とが相違点であるとしても，本件特許の出願当時，半導体素子において，基板側に細い溝を形成してチップを分離するということは周知技術（甲３ないし５）であるから，甲１発明において，サファイア基板側に細い溝を形成して，チップを分離することは極めて容易であるといえる旨主張する。しかし，甲１発明における太い刃物や細い刃物を用いたダイシングによって形成された切り込みが，いずれも，本件発明１の第一の割り溝や第二の割り溝には相当しないことは，前記認定のとおりであるから，本件発明１と甲１発明が同一であるとはいえないし，甲１発明における切り込みの形成手段が，ダイシングであるかエッチングであるかということは，相違点１に関する容易想到性の判断を左右するものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(5)以上によれば，原告の主張する取消事由１は理由がない。４取消事由２（甲２発明の認定の誤り，本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点の認定の誤り，相違点２に関する判断の誤り）について
(1)甲２発明の認定
ア甲２文献（甲２）には次の記載がある（図面は別紙甲２文献図面等目録参照）。
「【００１５】
【実施例】
・・・サファイア基板１上にＴＭＧ（トリメチルガリウム）－アンモニアを用いＭＯＣＶＤ法により，厚さ３μｍのｎ型ＧａＮ層２，および厚さ０．５μｍのｐ型ＧａＮ層３を順に積層した。その断面図を図４に示す。
【００１６】
次にｐ型層３の上にプラズマＣＶＤ法を用い，保護膜としてＳｉＯ２膜を厚さ１μｍで形成した。その断面図を図５に示す。
【００１７】


ＳｉＯ２層を形成した後，さらにフォトリソグラフィーによりポジ型フォトレジストを形成し，露光してパターニングを施した。その断面図を図６に示す。
【００１８】
次に，フォトレジストのパターニングが終了したウエハーをフッ酸に浸漬し，ＳｉＯ２層をフォトレジストと同様のパターンにエッチングした。ウエハーを水洗した後，アセトンで洗浄することによりフォトレジストを剥離した。その断面図を図７に示す。
【００１９】
パターニングの施されたＳｉＯ２層が現れたウエハーのｐ型層３をドライエッチングした。その断面図を図８に示す。
【００２０】
残留するＳｉＯ２層を，前述のフッ酸溶液に浸漬することによって除去した後，蒸着およびリフトオフ法により，図９に示すように，ｐ型電極５（線状電極６）とｎ型電極４を付け，ペレットチェックをウエハー状態で行った後，ダイシングソーでカットして本考案の青色発光素子を得た。なお，ｐ型電極５および線状電極６はフォトレジストをｐ型層上に形成した後，蒸着によって同時に形成した。」
「【図面の簡単な説明】
【図１】本考案の一実施例の窒化ガリウム系化合物半導体素子の構造を示す平面図。
【図２】本考案の一実施例の窒化ガリウム系化合物半導体素子の構造を示す概略断面図。」
イ審決は，甲２発明を前記第２，３(3)アのとおり認定したのに対し，原告は，甲２発明を「サファイア基板１上にｎ型層２及びｐ型層３を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体素子を作製する方法において，前記ウエハーのｐ型層３側から所望のチップ形状で線状にドライエッチングすると共に，ｎ型層の上部に電極を形成する面を形成し，前記ウエハーの前記エッチング部の線と合致する位置で，エッチング部の線幅よりも細い線幅で，前記エッチング部に沿って，ダイシングソーで前記ウエハーをチップ状にカットすることを特徴とする窒化ガリリム系化合物半導体素子の製造方法。」と認定すべきであるから，審決の認定には誤りがあると主張する。
そこで，甲２文献に記載された内容について，以下検討する。ウ甲２文献の前記記載によれば，甲２文献には，ウエハーをチップ状にカットする方法について，パターニングの施されたＳｉＯ２層をマスクとしてｐ型層３（ｐ型ＧａＮ層３）をドライエッチングし（【００１９】，図８），ＳｉＯ２層を除去した後，ｐ型電極５（線状電極６）とｎ型電極４を付け，ペレットチェックをウエハー状態で行った後，ダイシングソーでカットする（【００２０】，図９）ことが記載されているところ，図９に示される３本の縦の点線が何を意味するのかについて記載はなく，また，ダイシングソーでどの箇所をカットするのかについても記載はない。しかし，チップ状にカットされた後の窒化ガリウム系化合物半導体素子の構造を示す図１及び図２によれば，ｐ型ＧａＮ層３は，ドライエッチングによって，左上隅部の円弧状の切欠部を除き，周囲をｎ型ＧａＮ層２が露出した状態で取り囲むように矩形状に形成されているものと認められ，ｐ型ＧａＮ層３の周囲を取り囲むようにｎ型ＧａＮ層２が露出していることに照らせば，ｐ型ＧａＮ層３を除去して格子状に形成された溝部は，その幅がダイシングソーの刃の厚さよりも広くなるように形成されており，ダイシングは，ダイイングソーの刃を当該溝部の中央付近であって刃の両側にｎ型ＧａＮ層が露出する位置に当接させて行われたものと認められる。仮に，図９に示される３本の縦の点線の位置で，ダイシングが行われたとすれば，ｎ型ＧａＮ層２とｐ型ＧａＮ層３の接合面がダイシングソーの刃によって損傷を受けることとなって素子の動作に支障をきたすおそれがあり，また，ダイシング後の素子の構造が，図１及び図２に示されたｐ型ＧａＮ層３の周囲の全てを取り囲むようにｎ型ＧａＮ層２が露出した構造にもならないから，図９に示される３本の縦の点線をダイシング位置として解釈することは困難であるといえる。したがって，甲２発明において，ウエハーをチップ状にカットする点について，「前記ウエハーの前記エッチング部の線と合致する位置で，エッチング部の線幅よりも細い線幅で，前記エッチング部に沿って，ダイシングソーで前記ウエハーをチップ状にカットする」と認定する余地はあり，原告の主張する甲２発明の内容自体は直ちに誤りであるということはできない。
エしかし，一般的に，引用発明の認定は，これを対象発明と対比させて，特許発明と引用発明の一致点及び相違点に係る技術的構成を確定させることを目的としてされるものであるから，引用発明の認定に当たっては，対象発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足りる。そうすると，審決が，本件発明１の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で甲２発明を認定したか否かについては，一致点及び相違点に係る技術的構成を確定することができる否かと関連するものであるといえるから，本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点の認定と併せて検討することとする。オ原告は，審決の甲２発明の認定には誤りがあり，甲２発明の認定に基づく本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点の認定には誤りがあるとして，前記ウの甲２発明の内容に基づいて，本件発明１と甲２発明との一致点及び相違点を次のように認定すべきであると主張する。


「本件発明１と甲２発明とは，「サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したウエハーから窒化ガリウム系化合物半導体チップを製造する方法において，前記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成できる平面を形成する工程と，第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）で，前記第一の割り溝に沿って，前記ウエハーをチップ状に分離する工程とを具備することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法。」という点で，明示的に一致し（下線部が審決の一致点の認定に付加すべきと原告が主張する部分である。），本件発明１では，第二の割り溝をウエハーのサファイア基板側から形成する工程を具備するのに対し，甲２発明では，かかる工程があるか不明である点で相違する。」前記認定のとおり，本件発明１においては，ウエハーを「割る」ことによってチップ状に分離していることが認められる。そして，前記割り溝の構成とすることにより，その分離の際には，第二の割り溝が切断面（切断線）の起点として，第一の割り溝が切断面（切断線）の終端を受ける切りしろとして，第一の割り溝と第二の割り溝が対となる一体のものとして機能し，また，第一の割り溝の線幅Ｗ１を第二の割り溝の線幅Ｗ２よりも広くすることにより，仮に切断線が斜めとなってウエハーが切断された場合でも，ｐ－ｎ接合界面まで切断面が入らずチップ不良が出ることがなく，一枚のウエハーから多数のチップを得ることができるという技術的な意義があるものと認められる。
一方，甲２発明においては，ウエハーをチップ状にカットする手段としてダイシングソーが用いられているから，本件発明１とはチップ分離手段が異なる。また，「前記ウエハーの前記エッチング部の線と合致する位置で，エッチング部の線幅よりも細い線幅で，」との構成については，チップ分離手段として，ダイシングソーを用いることにより，ｐ型層３を除去して形成される溝部の幅がダイシングソーの刃の厚さの制約を受けることによるものであって，必然性はなく，本件発明１に対応する技術的な意義があるとはいい難い。
そうすると，本件発明１と甲２発明の技術的意義の相違を看過して，チップ分離手段が異なる本件発明１と甲２発明との一致点を認定するに当たり，形式的に共通する部分として，本件発明１の第一の割り溝の線幅Ｗ１と第二の割り溝の線幅Ｗ２の大小関係のみを部分的に抽出して甲２発明との一致点とすることは相当であるとはいえない。また，そもそも，甲２発明においては，割ることによってではなく，ダイシングによってチップ化を行っているから，本件発明１と甲２発明がいずれも「第一の割り溝」を有することを一致点として認定することも相当ではない。したがって，本件発明１と甲２発明の相違点の認定に当たっては，本件発明１と甲２発明におけるチップ分離手段をそれぞれ一体のものとして捉えるべきであり，上記の違いを相違点として認定した審決に誤りはないといえる。そして，上記のように，本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点の技術的構成を確定することができるのであるから，審決は，甲２発明について，本件発明１の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定したと認められる。また，原告の主張するように甲２発明を認定したとしても，その相違点の認定に際しては，それぞれの発明におけるチップ分離手段を一体のものとして捉え，その違いを相違点として認定すべきであるといえるから，原告の主張する甲２発明が内容自体に誤りはないとしても，甲２発明と本件発明１との一致点及び相違点の認定に影響を及ぼすものではなく，一致点及び相違点の技術的構成を確定することができるのであるから，結局，審決の甲２発明の認定に誤りはないことになる。
(2)相違点２に関する判断
ア審決の本件発明１と甲２発明の相違点の認定に誤りはないから，審決の相違点２の認定に基づいて，甲２発明のチップ分離手段を本件発明１のチップ分離手段に置き換えることの容易想到性について検討する。
イ各文献の記載事項
(ｱ)甲３文献に記載された事項
チップ分離手段に関して，甲３文献（甲３）には，次の記載がある（図面は別紙甲３文献図面等目録参照）。
「Ｓｉ，ＧａＡｓ，ＧａＡｓＰ，ＧａＰ，ＧａＡｌＡｓ等の半導体結晶基板に・・・ＰＮ接合を形成し，Ｐ層及びＮ層の必要な箇所に電極を形成する。そして，個々のチップに分割される前に電気的，光学的特性の測定を行ない，良，不良を判定する。」
（１頁右欄６行から１１行）
「第３図にＰＮ接合及び電極形成後の半導体結晶基板を示している。１はＰ層電極，２はＰ層，３はＮ層，４はＮ層電極である。この半導体結晶基板にハーフダイスを行ない，第４図のように基板の厚みの半分近辺の深さまで極細幅の溝５を入れる。これにより半導体結晶基板自体が分割されることなく，個々のチップ相当部が電気的に分離されることになる。以上の過程を経て，基板上の個々のチップ相当部の電気的，光学的特性を測定し，良品，不良品の判定を行ない不良品に印等をつけこれらを区別できるようにする。
次に，第５図に示すように，スクライブ法によりダイシングライン（溝５のライン）と一致するように半導体結晶基板の裏面からダイヤモンドツールでスクライブライン６を形成する。この後，ブレークにより半導体結晶基板に割る力を加え，各チップに分割する。チップに分割したときの様子を第６図に示す。７は上記によって分割されたチップである。」（１頁右欄下４行から２頁左上欄１５行）
(ｲ)甲４文献に記載された事項
チップ分離手段に関して，甲４文献（甲４）には，次の記載がある（図面は別紙甲４文献図面等目録参照）。
「第１図は第１の工程を示し，ＧａＰ結晶からなるウエーハ（１）の表裏両主面に平行なＰＮ接合面（２）が形成され，その後，表主面に個々の電極（３），（３）…が，又裏主面に全面電極（４）が夫々形成される。
第２図は第２の工程を示し，ウエーハ（１）の表面よりペレットを区画するダイシングがなされ，ダイシング溝（４）により個々のＰＮ接合（２’）が分離形成される。この時ダイシング溝（４）の深さはＰＮ接合面（２）の深さ以上，且ウエーハの厚み以下であり，又，後述する如く，ペレット幅，即ちダイシング溝間隔Ｗの１／３以上あることが好ましい。


次に，図示しないが，第３の工程として，分離された各ＰＮ接合（２’）の特性検査がなされる。」（１頁右欄１行から１３行）
「第３図は第４の工程を示し，ウエーハ（１）の裏主面に於て，各ダイシング溝（４）に対応する箇所にスクライブ線（５）が形成される。第４図は最終工程を示し，ウエーハ（１）から個々のペレット（６）が分離される。斯る分離は，ウエーハ（１）にローラなどにより歪を加えて，スクライブ線（５）から対応するダイシング溝（４）に亀裂を発生させることによりなされる。この時，ダイシング溝（４）の深さが既述の如くペレット幅の１／３以上であると上記分離が容易になされることが実験的に確認された。」（１頁右欄下３行～２頁左上欄８行）
(ｳ)甲５文献に記載された事項
チップ分離手段に関して，甲５文献（甲５）には，次の記載がある（図面は別紙甲５文献図面等目録参照）。
「【０００４】・・・ＧａＰ，ＧａＡｓ等のせん亜鉛構造の結晶はへき開性が「１１０」方向にあるため，この性質を利用してスクライバーで，この方向にスクライブラインを入れることによりチップ状に簡単に分離できる。しかしながら，窒化ガリウム系化合物半導体はサファイアの上に積層されており，そのサファイアは六方晶系という結晶の性質上，へき開性を有していないのでスクライバーで切断することは不可能であった。また窒化ガリウム系化合物半導体を青色発光素子としたダイオードは未だ実用化されておらず，工業的にウエハーをチップに分離する手段は開発されていないのが実状である。
【０００５】【発明が解決しようとする課題】窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーは，その基板にサファイアという非常に硬い材料が使用されており，またその上に積層された窒化ガリウム系化合物半導体の結晶もサファイアと同じく非常に硬い物質であるため，ダイサーで切断すると，その切断面にクラック，チッピングが発生しやすくなり，綺麗に切断できなかった。」
「【０００７】【課題を解決するための手段】本発明者らはその結晶型が六方晶系でへき開性がないため，ダイサーでしかチップ状に切断できなかった窒化ガリウム型化合物半導体ウエハーでも，基板の厚さを最適化することにより，スクライバーで簡単に切断できることを見いだし本発明を成すに至った。【０００８】本発明の切断方法は，一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（０≦Ｘ≦１）で表される窒化ガリウム系化合物半導体がサファイア基板上に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップに切断する方法において，前記サファイア基板の厚さを１００～２５０μｍとし，さらに，前記ウエハーの基板側，もしくは窒化ガリウム系化合物半導体層側，またはその両側をスクライブして切断することを特徴とするものである。・・・」
(ｴ)甲３６文献に記載された事項
チップ分離手段に関して，甲３６文献（甲３６）には，次の記載がある（図面は別紙甲３６文献図面等目録参照）。
「従来行なわれているダイシングの方法は第２図（ａ），（ｂ）に示すように，化合物半導体のウエハー１２の裏面に塩化ビニル製シート２を貼り付け，この状態で化合物半導体ウエーハ１２の表面の幅約５０μｍの切りしろ領域３を厚さ約２５μｍの切削歯を用いて切削し，幅約３０μｍ，深さはウエハー１２の厚さの約２／３の切削溝４を形成する。この後ローラーにより，化合物半導体ウエハー１２を分割している。」（２頁右上欄１行から９行）
「次に，本発明の一実施例をその工程に沿って説明する。まず，第３図（ａ）に示すように，通常のリソグラフィー技術である両面目合せ法により，切りしろ領域３及びこの位置に合わせて化合物半導体ウエハー１２の裏面のスクライブ位置６の両面に後に用いるエッチングマスク７，７’を各々２０μｍ，５μｍ幅でパターニングする。次に，同図（ｂ）に示すように，リン酸系エッチング液により，エッチングマスク７，７’により露出する部分を，深さ約１０μｍにエッチングし，ウエハー１２の表面の溝８と裏面の溝９が形成した後，エッチングマスク７，７’を除去する。その後，同図（ｃ）に示すように，ウエハー１２の表面に塩化ビニル製シート２を貼り付けた後，ウエハー１２の裏面の溝９に合せてウエハー１２の厚さの約２／３の深さに切削する。次に，同図（ｄ）に示すように，ローラーによりウエハー１２を劈開し，劈開線１０を入れて，個々の半導体素子に分割する。」（２頁右上欄下４行～左下欄下６行）
ウ検討
前記認定の本件発明１の技術的特徴によれば，本件発明１において，第二の割り溝が切断面（切断線）の起点として，第一の割り溝が切断面（切断線）の終端を受ける切りしろとして，第一の割り溝と第二の割り溝が対となる一体のものとして機能し，また，第一の割り溝の線幅Ｗ１を第二の割り溝の線幅Ｗ２よりも広くすることにより，仮に切断線が斜めとなってウエハーが切断された場合でも，ｐ－ｎ接合界面まで切断面が入らずチップ不良が出ることがなく，一枚のウエハーから多数のチップを得ることができる点で，上記割り溝に係る構成には技術的意義があるものと認められる。そうすると，「前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程」との相違点２に係る構成は，本件発明１の効果を奏するために必須の構成であるということができる。
他方で，前記のとおり，甲２発明においては，ダイシングソーによりウエハーをチップ状にカットしているところ，「前記ウエハーの前記エッチング部の線と合致する位置で，エッチング部の線幅よりも細い線幅で，」との構成については，チップ分離手段として，ダイシングソーを用いることにより，ｐ型層３を除去して形成される溝部の幅がダイシングソーの刃の厚さの制約を受けることによるものであって，必然性はなく，本件発明１に対応する技術的な意義があると認めることはできない。したがって，本件発明１と甲２発明との相違点に係る構成が当業者にとって容易想到であったというためには，少なくとも，「第一の割り溝を・・・エッチングにより形成すると共に」，「前記ウエハーのサファイア基板側から第一の割り溝の線と合致する位置で，第一の割り溝の線幅（Ｗ１）よりも細い線幅（Ｗ２）を有する第二の割り溝を形成する工程」が公知文献に開示又は示唆されており，周知技術であったといえなければならない。


甲３文献及び甲４文献の前記記載によれば，従来のＳｉ，ＧａＡｓ，ＧａＡｓＰ，ＧａＰ，ＧａＡｌＡｓ等の半導体基板上に形成された半導体素子を個々のチップに分離する手段として，ダイシングによって半導体素子形成面に幅広の溝を形成するとともに，半導体基板裏面の当該幅広の溝に対向する位置にスクライブにより幅狭のスクライブラインを形成した後，外力を加えて割ることは，本件特許の出願時において，当業者に周知の技術であったと認められる。
しかし，甲３文献及び甲４文献には，半導体素子側に設ける溝の形成手段としてダイシングの他にエッチングを用いることや，当該手段としてエッチングを用いた場合においても，溝幅を，ダイシングを用いた場合と同程度の幅広に形成すること，そして，その結果として，当該溝幅をウエハー側からダイシングで形成される溝よりも幅広に形成することまでは，開示又は示唆されているとはいえず，上記技術が本件特許の出願時における当業者の周知技術であったということはできない。また，甲３６文献には，半導体素子側にエッチングにより溝８を形成し，ウエハー側に切削歯を用いた切削により溝を形成した上で，劈開によりチップ分離をすることで，半導体素子への損傷を回避する技術が記載されているものと認められるが，溝８とウエハー側に形成された溝の幅の大小関係については，その配慮の有無を含めて明らかであるとはいえず，甲３６文献は，エッチングにより半導体素子側に溝を形成する際に，その溝幅をウエハー側に設ける溝よりも広く形成することを開示又は示唆するものとはいえない。
さらに，甲５文献には，サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体が積層されたウエハーを個々のチップに分割する際に，サファイアは，六方晶系という結晶の性質上，へき開性を有しないのでスクライバーで切断することは不可能であり（【０００４】），また，ダイサーで切断すると，窒化ガリウム系化合物半導体の結晶もサファイアと同じく非常に硬い物質であるため，切断面にクラック，チッピングが発生しやすくなり，綺麗に切断できなかった（【０００５】）ところ，サファイア基板の厚さを１００～２５０μｍに薄化し，さらに，前記ウエハーの①基板側，もしくは②窒化ガリウム系化合物半導体層側，または③その両側をスクライブして（【０００８】），圧力を加えて押し割る方法により，窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーを歩留まり良く切断できること（【００２０】）が記載されている。しかし，いずれの方法においても，切断面（切断線）の起点となるスクライブラインが形成された面と対向する側の面に，切断面（切断線）の終端を受けて切りしろとなる幅広の溝を形成することについては，記載も示唆もされていない。以上によれば，原告の提出する公知文献によっても，半導体素子構造を形成したウエハーについて，半導体素子側からエッチングにより幅広の溝を形成した後，ウエハー側からダイシング等で幅狭の溝を形成し，外力を加えてチップに分離する際に，幅狭の溝が切断面（切断線）の起点として機能し，幅広の溝が切断面（切断線）の終端を受ける切りしろとして機能する技術は，本件特許の出願時における当業者の周知技術であったとは認められない。
したがって，甲２発明において，ウエハーをチップ状にカットする手段として，ダイシングに替えて，ｐ型層３からドライエッチングで線状に形成された溝に対向するウエハー側の位置にダイシング等で溝を形成し，圧力を加えて押し割る方法を採用するとしても，前記のとおり，甲２発明において，チップ分離手段としてダイシングを用いない以上，ｐ型層３からドライエッチングで線状に形成された溝の幅は，もはやダイシングの刃の厚さの制約を受けないこととなって，溝の幅をダイシングの刃の厚さよりも広く形成する必然性はなくなると考えられるところ，ウエハーのｐ型層３からドライエッチングで線状に形成された溝の幅を対向するウエハー裏面側に設けた溝の幅よりも広くすることについて，指針となる周知技術や技術常識が存在しないことは上記のとおりであるから，甲２発明において，相違点２に係る構成を採用することは，当業者であっても容易に想到し得たということはできない。
(3)原告の主張について
ア原告は，①本件特許の出願当時，半導体チップの分割方法としては，ダイシング（フルカット）をして切断するか，ダイシング（ハーフカット）をしてその後チップに割るか，スクライビングしてチップを割るかのいずれかが一般的であったから，甲２文献に開示されたＧａＮ系半導体ウエハーを，エッチング部分でダイシング（フルカット）することも，半導体層側又は基板側から，ダイシング（ハーフカット）又はスクライビングすることも，一般的な分割方法にすぎない，甲２文献で開示されたウエハーについて，基板側からダイシング（ハーフカット）又はスクライビングすれば，本件発明１そのものに該当する，②本件特許の出願時において，基板上に半導体を形成したウエハーについて，ウエハー側から幅広の溝を形成し，基板側から細い幅の切れ込みを形成して，チップをカットすることは周知慣用技術であった（甲３，４，１０ないし１２），そして，窒化ガリウム系化合物半導体発光素子においても，甲５文献に記載されているとおり，ウエハーの基板側からスクライブすることは行われていた，③エッチング部に沿って，ウエハーをチップ状にカットする工程を有する甲２発明において，ウエハーの半導体層側にウエハーの半導体素子側に形成された溝に一致させるように，基板側に細い溝を形成してチップを分離するという周知技術（甲１，３，４）を適用し，サファイア基板に溝を形成してチップを形成して，チップを分離することは極めて容易である，などと主張する。しかし，前記(2)認定のとおり，半導体素子を形成したウエハーについて，半導体素子側からダイシングにより幅広の溝を形成した後，ウエハー側からスクライブにより幅狭の溝を形成し，外力を加えてチップに分離する技術は，本件特許の出願時における当業者の周知技術であったものと認められるものの，半導体素子側に設ける溝の形成手段としてダイシングの他にエッチングを用いることや，当該手段としてエッチングを用いた場合においても，溝幅をダイシングを用いた場合と同程度の幅広に形成すること，そして，その結果として，当該溝幅をウエハー側からダイシングで形成される溝よりも幅広に形成することまでが，本件特許の出願時における当業者の周知技術であったということはできない。


平成２９年１月１８日判決言渡
平成２６年（ネ）第１００３２号不正競争行為差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２３年（ワ）第３８７９９号
口頭弁論終結日平成２８年１２月６日
判                  決
控訴人        億光電子工業股份有限公司訴訟代   理人弁   護士        黒田健二
同          吉村   誠
被控訴人        日亜化   学工業   株式会   社訴訟代   理人弁   護士        長島安治
同          古城春実
同          松田俊治
同          東崎賢治
同          牧野知彦
同          上田一郎
同          加治梓子
主                    文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判（控訴の趣旨）
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，第三者に対し，文書又は口頭で，原判決別紙物件目録記載の各製品（以下，同目録記載１及び２の各製品をそれぞれ「控訴人製品１」などといい，これらを併せて「控訴人各製品」という。）が特許第４５３００９４号の特許権（以下「本件特許権」という。）を侵害し，又は侵害するおそれがある旨を告知し，又は流布してはならない。
３被控訴人は，控訴人に対し，１１００万円及びこれに対する平成２３年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４被控訴人は，控訴人に対し，原判決別紙謝罪広告目録記載の内容の謝罪広告を，被控訴人が管理する被控訴人ホームページに掲載せよ。
第２事案の概要
被控訴人は，発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許（特許第４５３００９４号）の特許権者であるところ，控訴人各製品を輸入，譲渡又は譲渡の申出をすることが本件特許権の侵害に当たるとして，株式会社チップワンストップ（以下「チップワンストップ」という。）及び株式会社立花エレテック（以下「立花エレテック」という。）に対して特許権侵害訴訟（以下，チップワンストップを被告とする訴訟を「第１訴訟」，立花エレテックを被告とする訴訟を「第２訴訟」という。）を提起するとともに，第１訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録１に記載のとおりのプレスリリース（以下「本件プレスリリース１」という。）を，第２訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録２に記載のとおりのプレスリリース（以下「本件プレスリリース２」といい，本件プレスリリース１と併せて「本件各プレスリリース」という。）を被控訴人のホームページに掲載した。本件は，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人による本件各プレスリリースの掲載及び第２訴訟の提起等が平成２７年法律第５４号による改正前の不正競争防止法（以下，単に「不正競争防止法」という。）２条１項１４号（現行法１５号。以下，単に「１４号」ということがある。）所定の不正競争行為に該当し，また，第２訴訟の提起及び本件プレスリリース２の掲載が不法行為に該当すると主張して，被控訴人に対し，①不正競争防止法３条１項に基づく不正競争行為の差止め，②同法４条又は民法７０９条に基づく損害金１１００万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日の後である平成２３年１２月１４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払，③不正競争防止法１４条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
原審は，控訴人の請求をいずれも棄却したため，控訴人は，原判決を不服として控訴を提起した。
１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。ただし，特に断りのない限り，書証の枝番の記載は省略する。以下同じ。）
(1)当事者
控訴人は，その英文名称を「EverlightElectronics    Co.,Ltd.」とし，ＬＥＤランプ及びパッケージの製造及び販売等を業務とする台湾法人である。被控訴人は，半導体及び関連材料，部品，応用製品の製造，販売並びに研究開発等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権（甲２）
ア被控訴人は，以下の特許権（本件特許権）を有している。
発明の名称   発光ダイオード
登録番号    特許第４５３００９４号
原出願日    平成９年７月２９日（特願平１０－５０８６９３号。以下「本件最初の原出願」という。）
出願日        平成２１年３月１８日（特願２００９－６５９４８号。特願２００８－２６９（以下「本件原出願」といい，本件原出願の願書に添付された明細書を「本件原出願明細書」という。）からの分割出願である。）。
優先日     平成８年７月２９日（特願平８－１９８５８５号）
平成８年９月１７日（特願平８－２４４３３９号）
平成８年９月１８日（特願平８－２４５３８１号）
平成８年１２月２７日（特願平８－３５９００４号）
平成９年３月３１日（特願平９－８１０１０号）
（以下，上記５件の優先権主張の基礎とされた特許出願4を併せて「本件各優先権出願」という。）
登録日     平成２２年６月１８日
イ控訴人は，平成２３年９月５日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を，無効２０１１－８００１５９号事件（以下「本件審判請求事件」という。）として審理した結果，平成２４年６月１２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（乙１１）。控訴人は，同年１０月１８日，上記審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起した（知的財産高等裁判所平成２４年（行ケ）第１０３６２号）。


被控訴人は，上記訴訟係属中の平成２４年１２月１７日，特許請求の範囲及び明細書を訂正（以下「本件訂正」という。）する審判を請求し，訂正２０１２－３９０１６８号として係属したところ（乙３０），特許庁は，平成２５年２月２８日，本件訂正をすることを認める旨の審決をし，同審決は確定した（乙３８）。そこで，知的財産高等裁判所は，同年６月２７日，本件審判請求事件についての上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し，その後，同判決は確定した（乙５９）。特許庁は，本件審判請求事件についてさらに審理した上，平成２６年５月１日，本件特許を無効とする旨の審決をした（甲１１４）。被控訴人は，同年６月９日，同審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起するとともに（知的財産高等裁判所平成２６年（行ケ）第１０１４２号），特許庁に対し，同年９月３日，本件特許の特許請求の範囲及び明細書についての訂正審判を請求した（乙７０。訂正２０１４－３９０１２８号。以下，この訂正を「本件再訂正」という。）。知的財産高等裁判所は，平成２６年１２月１日，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下「改正前特許法」という。）１８１条２項に基づき，上記審決を取り消す旨の決定をし，その後，同決定は確定した。
特許庁は，本件審判請求事件について，上記訂正審判請求に係る請求書に添付された明細書を援用する訂正の請求がされたものとみなした上，さらに審理をし，平成２７年４月１６日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決をした。控訴人は，同年８月１７日，上記審決の取消を求める審決取消訴訟を提起した（知的財産高等裁判所平成２７年（行ケ）第１０１６３号）。なお，本件特許については，無効審判が複数請求されている。このうち，平成２３年２月４日に請求された無効２０１１－８０００２１事件（特許法４４条１項所定の分割要件違反を理由とするもの）において，特許庁は，同年１０月１９日付けで無効審判請求は成り立たない旨の審決をし，請求人はこれを不服として審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２３年（行ケ）第１０３９１号事件）を提起した。知的財産高等裁判所は，平成２４年９月２７日，上記審決を取り消す旨の判決をした（以下「本件審決取消判決」という。）。
ウ本件特許権の特許請求の範囲の請求項１の記載は，本件訂正の前（本件各プレスリリースがされた当時）が次の(ｱ)，本件訂正後が次の(ｲ)，本件再訂正後が次の(ｳ)のとおりである（下線は訂正によって付加された部分である。下記エ及びオについても同じ。なお，本件訂正は確定しているけれども，本件再訂正は確定していない。以下，本件訂正前の請求項１記載の発明を「本件訂正前発明」，本件訂正後の請求項１記載の発明を「本件訂正後発明」，本件再訂正後の請求項１記載の発明を「本件再訂正発明」といい，その特許を「本件特許」という。便宜上，本件各訂正等の前後で「本件訂正前特許」，「本件訂正後特許」及び「本件再訂正特許」ということがある。また，本件特許の特許出願の願書に添付された明細書及び図面については，本件訂正前のものを「本件訂正前明細書」，本件訂正後のものを「本件訂正後明細書」といい，本件再訂正後の明細書及び図面を「本件再訂正明細書」という。）。
(ｱ)窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し，前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって，前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっていることを特徴とする発光ダイオード。
(ｲ)窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し，前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって，前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており，かつ，前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種以上であることを特徴とする発光ダイオード。
（ｳ）窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し，前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって，前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており，かつ，前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種類以上であり，前記互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体はそれぞれ，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を含んでおり，かつ，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素を含んでなるＣｅで付括（判決注・「付活」の誤記と認める。）されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体であることを特徴とする発光ダイオード。
エ本件訂正後発明の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。


Ａ窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，Ｂ該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有
し，
Ｃ前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光す
る発光ダイオードであって，
Ｄ前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており，Ｅかつ，前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種以上であるＦことを特徴とする発光ダイオード。
オ本件再訂正発明の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。）
Ａ窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，Ｂ該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有
し，
Ｃ前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光す
る発光ダイオードであって，
Ｄ前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており，Ｅかつ，前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種類以上であ
り，
Ｆ’前記互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体はそれぞれ，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を含んでおり，かつ，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素を含んでなるＣｅで付括されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体で
ある
Ｇことを特徴とする発光ダイオード。
(3)本件各プレスリリース等（甲３ないし６，５１，８９）ア被控訴人は，平成２３年８月３１日，チップワンストップによる控訴人製品１の輸入，販売等が本件特許権の侵害に当たるとして，侵害行為の差止めを求める訴訟（第１訴訟。東京地方裁判所平成２３年（ワ）第２８７６６号）を提起するとともに，同年９月１日付けで，原判決別紙プレスリリース目録１に記載のとおり，第１訴訟に関するプレスリリース（本件プレスリリース１）を被控訴人ホームページ上に掲載した。
第１訴訟は，チップワンストップが控訴人製品１の販売を中止したため，被控訴人が同月８日に訴えを取り下げることにより終了した。イ被控訴人は，平成２３年１０月４日，立花エレテックによる控訴人各製品の輸入，譲渡及び譲渡の申出が本件特許権の侵害に当たるとして，侵害行為の差止め等を求める訴訟（第２訴訟。東京地方裁判所平成２３年（ワ）第３２４８８号，第３２４８９号）を提起するとともに，同月５日付けで，原判決別紙プレスリリース目録２に記載のとおり，第２訴訟に関するプレスリリース（本件プレスリリース２）を被控訴人ホームページ上に掲載した。
第２訴訟については，平成２５年１月３１日，立花エレテックによる控訴人各製品の輸入，譲渡及び譲渡の申出の事実があったと認めるに足りる証拠はないとして，請求を棄却する旨の判決がされた。被控訴人は，同判決を不服として控訴をしたが（知的財産高等裁判所平成２５年（ネ）第１００１４号），知的財産高等裁判所は，同年７月１１日，第一審と同旨の理由により被控訴人の控訴を棄却する旨の判決をした。被控訴人は，同判決を不服とし，同年７月２４日，上告及び上告受理申立てをした。（甲５１，８９）
最高裁判所は，平成２７年７月２２日，上告不受理の決定をし，上記判決は確定した（上告は取下げにより終了）。
２争点
(1)本件各プレスリリースの掲載及び第２訴訟の提起についてア本件プレスリリース１の掲載が１４号に該当するか。(ｱ)本件プレスリリース１は，控訴人の信用を毀損しているか。(ｲ)控訴人製品１は，本件訂正後発明の技術的範囲に属しないか。(ｳ)本件訂正後特許には，無効理由があるか。
(ｴ)控訴人製品１は，本件再訂正発明の技術的範囲に属するか。(ｵ)本件再訂正特許には，無効理由があるか。
イ本件プレスリリース２の掲載が１４号に該当するか。(ｱ)本件プレスリリース２は，控訴人の信用を毀損しているか。(ｲ)控訴人各製品は，本件訂正後発明の技術的範囲に属しないか。(ｳ)本件訂正後特許には，無効理由があるか。
(ｴ)控訴人各製品は，本件再訂正発明の技術的範囲に属するか。(ｵ)本件再訂正特許には，無効理由があるか。
ウ第２訴訟の提起が１４号に該当するか。
(2)本件プレスリリース２の掲載及び第２訴訟の提起が不法行為としての違法性を有するか。
(3)被控訴人の故意又は過失ないし違法性阻却事由（正当行為）の存否
(4)控訴人の損害
(5)差止めの必要性
(6)名誉回復措置の必要性
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)ア（本件プレスリリース１の掲載が１４号に該当するか）について
【控訴人の主張】
ア本件プレスリリース１の記載全体，特に第２段落に触れた第三者は，タイトルで控訴人名が明記されていることに加え，「中韓台ＬＥＤチップ及びパッケージメーカーによる，特許権を無視した日本市場での行動は目に余るものがあります」という   記載や   ，「台湾   最大の   ＬＥＤ   アッセ   ンブリ   メーカ   ーであ   るEverlightElectronics社」及び「このような日本市場での日亜特許の侵害行為に対する対抗措置の一環として，当社は今般，台湾最大のＬＥＤパッケージメーカー製品に対して訴訟を提起」という記載から，控訴人が日本市場において本件特許権の侵害行為を行っていると認識し得る。


イ本件プレスリリース１の目的は，控訴人製品１を日本において輸入販売することが本件特許権の侵害行為であると告知することにある。被控訴人が控訴人以外の企業が製造したＬＥＤに関して提起した特許権侵害訴訟についてのプレスリリースと比較して，本件プレスリリース１が控訴人名を殊更に強調していることからすると，本件プレスリリース１が裁判制度に借名して控訴人の信用を毀損するものであることは明白であり，現に，控訴人の信用は毀損されている。ウそして，本件プレスリリース１における，控訴人が本件特許権の侵害行為をしている旨の記載は，次のとおり虚偽である。
(ｱ)控訴人製品１は，以下のとおり，本件訂正後発明の技術的範囲に属しない。ａ構成要件Ｄの記載からすると，本件訂正後発明においては，フォトルミネセンス蛍光体の濃度は，コーティング樹脂の表面側から，ＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっていることが必要であり，このことは，本件訂正後明細書の実施例の「徐々に」の記載及び本件特許の出願経過からも明らかである。これに対し，控訴人製品１の蛍光体の濃度分布は，控訴人の分析（甲２９。以下，分析した製品を「控訴人分析品１」という。）によれば，コーティング樹脂からＬＥＤチップに向かって「高低高」となっている。また，被控訴人の分析（甲２８）については，分析対象となった製品（以下「被控訴人分析品１」という。）が控訴人製品１であるか疑問がある上，被控訴人の主張立証によったとしても，コーティング樹脂からＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっていないばかりか，ＬＥＤチップに向かって濃度が低くなる部分がある。したがって，控訴人製品１は構成要件Ｄを充足しない。
ｂ本件訂正後発明において，フォトルミネセンス蛍光体は「第２の光」を発するものであり（構成要件Ｂ），かつ，互いに組成の異なる２種以上であること（構成要件Ｅ）が必要であるから，互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体は，同じ「第２の光」を発しなければならない。これに対し，被控訴人の分析によっても，控訴人製品１において，一つの蛍光体は黄色発光し，もう一つの蛍光体は赤色発光しており，互いに組成の異なるフォトルミネセンス蛍光体が異なる光を発している。したがって，控訴人製品１は構成要件Ｂ及びＥを充足しない。
(ｲ)本件訂正後特許は，以下の理由により，特許法１２３条１項２号により無効とされるべきである。
ａ本件原出願明細書には，組成が特定されたフォトルミネセンス蛍光体しか開示されておらず，他方，本件訂正後発明は，フォトルミネセンス蛍光体の組成について限定がない。被控訴人は，本件原出願明細書に記載された実施の形態２に本件訂正後発明が開示されている旨主張するが，実施の形態２は組成が限定された実施の形態１と別のものとは解釈できず，実施の形態１には組成が特定されたフォトルミネセンス蛍光体しか記載されていない。そのため本件特許の出願（本件原出願からの分割出願）は，分割要件（特許法４４条１項）に違反するから，その出願日は平成２１年３月１８日となるので，本件原出願の公開公報により新規性又は進歩性を欠くことになる。
ｂ本件各優先権出願はいずれも組成が限定されていないフォトルミネセンス蛍光体を２種以上用いることを開示していないから，本件訂正後発明は本件各優先権出願による優先権の利益を享受できない。そして，本件最初の原出願日より前の平成８年１１月に頒布された第２６４回蛍光体同学会講演予稿「白色ＬＥＤの開発と応用」（甲８４。以下「甲８４文献」という。）に記載された発明（以下「甲８４発明」という。）は，本件訂正後発明と同一であるか（新規性欠如），又は構成要件Ｅのみ相違するが，かかる相違点は周知技術（甲８５～８７）により当業者に容易想到であ   る（進   歩性欠   如）。ま   た，平   成９年   ４月に   頒布さ   れた「   Luminescenceconversionof    bluelight    emittingdiodes」（甲８５。以下「甲８５文献」という。）に記載された発明（以下「甲８５発明」という。）は，本件訂正後発明と同一であるか（新規性欠如），又は構成要件Ｄのみ相違するが，かかる相違点は周知技術（甲３０，８４）により当業者に容易想到である（進歩性欠如）。(ｳ)控訴人製品１は，以下のとおり，本件再訂正発明の技術的範囲に属しない。ａ構成要件Ｄの記載からすると，本件再訂正発明においては，フォトルミネセンス蛍光体の濃度は，コーティング樹脂の表面側から，ＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっていることが必要であり，このことは，本件再訂正明細書の実施例の「徐々に」の記載及び本件特許の出願経過からも明らかである。これに対し，控訴人製品１の蛍光体の濃度分布は，前記のとおり，控訴人分析品（甲２９）は，コーティング樹脂からＬＥＤチップに向かって「高低高」となっている。また，被控訴人の分析（甲２８）については，前記のとおり，被控訴人分析品１が控訴人製品１であるか疑問がある。控訴人は，控訴人分析品１に加えて，平成２６年７月及び８月に枝番号の異なる４種類の「ＧＴ３５２８」シリーズのＬＥＤパッケージを，同年８月に１種類の「６１－２３８」シリーズのＬＥＤパッケージを，いずれも「ＭｏｕｓｅｒＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」から購入し（甲１１５ないし１１７），さらに，平成２６年７月に枝番号の異なる２種類の「６１－２３８」シリーズのＬＥＤパッケージを「Ｄｉｇｉ－ＫｅｙＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」から購入した（甲１１９，１２０。以下，平成２６年に購入した上記製品を併せて「控訴人追加購入品」という。）。控訴人製品１の「ＧＴ３５２８」シリーズについて，控訴人追加購入品の外観は，控訴人分析品１（甲２９）の外観と同一である一方，被控訴人分析品１（甲２８，乙３２）の外観とは異なっているから，控訴人分析品１に基づく分析結果が正しいといえる。さらに，被控訴人分析品１の側面の断面形状は，控訴人製品１のデータシート（甲１１２）に記載された側面図と異なるから，被控訴人分析品１は控訴人製品１ではないといわざるを得ない。


仮に，被控訴人の主張立証によったとしても，被控訴人分析品１は，コーティング樹脂からＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっていないばかりか，ＬＥＤチップに向かって濃度が低くなる部分がある。
したがって，控訴人製品１は構成要件Ｄを充足しない。ｂ本件再訂正発明において，フォトルミネセンス蛍光体は「第２の光」を発するものであり（構成要件Ｂ），かつ，互いに組成の異なる２種以上であること（構成要件Ｅ）が必要であるから，互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体は，同じ「第２の光」を発しなければならない。これに対し，被控訴人の分析によっても，控訴人製品１において，一つの蛍光体は黄色発光し，もう一つの蛍光体は赤色発光しており，互いに組成の異なるフォトルミネセンス蛍光体が異なる光を発している。したがって，控訴人製品１は構成要件Ｂ及びＥを充足しない。ｃ控訴人製品１は，本件再訂正発明の構成要件Ｅ及びＦ’を充足しない。(a)控訴人製品１においては，いずれも１種類のＹＡＧ系蛍光体のみを用いており，他にＹＡＧ系蛍光体は用いていない（ただし，ＹＡＧ系蛍光体ではない蛍光体は添加されている）。控訴人製品１について，被控訴人分析品１と同一型番である「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」の平成２２年１１月２日付けワークシート（甲１５７・別紙１）によれば，上記型番の製品には，ＹＡＧ系蛍光体として，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（以下「本件蛍光体１」という。）のみを用いていることが認められる。そして，本件蛍光体１について，第三者の分析機関に分析を依頼したところ（甲１５８），●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●との陳述書（甲１６８）も取得した。試験報告書（甲１５８，１６０）において，本件蛍光体１の組成分析手段として用いられたＸ線回折法は，被控訴人も採用しているように（甲１７０，１７１），蛍光体の組成の同定が可能な分析手段であり，上記試験結果は，被控訴人による分析結果（乙３２，３３）ともほぼ一致するものである。
特開２００５－２９８７２１号公報（甲１７０。以下「甲１７０文献」という。）の段落【０１５１】において，出願人である被控訴人は，実施例４ないし９について，蛍光体の組成変化が小さいにもかかわらず，その組成変化をＸ線回折法で同定しているから，Ｘ線回折法は，組成の変化が小さい蛍光体の組成を同定するのに十分機能する。また，特開２０１４－５５２１７号公報（甲１７１。以下「甲１７１文献」という。）の段落【００１７】，【００２５】，【００２６】，【００２８】の記載，表３（【００７０】）に記載の実施例５ないし９におけるＥｕの組成が０．０２，０．０４，０．０６，０．０８，０．１０とごく微量で変化していること，段落【００７２】に，実施例５ないし９のＸ線回折ピークの相対強度の値が表４（【００７３】）として記載されていることなどから，Ｘ線回折法によってＥｕのわずかな変化まで同定できており，ＹＡＧ系蛍光体においても，付活剤であるＣｅの変化を同様に特定できることは明らかである。さらに，Ａ博士（以下「Ａ博士」という。）の意見書（甲１７３）によれば，Ｘ線回折法により組成の異なる２種類の蛍光体の組成自体を判断することはできなくても，区別することは可能であるといえる。(b)被控訴人は，ＥＰＭＡ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ    ＰｒｏｂｅＭｉｃｒｏ    Ａｎａｌｙｚｅｒ）法により，被控訴人分析品を分析しているところ（乙７３，７４），Ａ博士の意見書（甲１４６）によれば，ＥＰＭＡ分析には試料調製上の問題やＥＰＭＡ分析上の問題があることが指摘されている。また，新竹清華大学材料学部講座教授であるＢ教授（以下「Ｂ教授」という。）の意見書（甲１７２）によれば，Ｘ線回折強度と成分量は直線的な関係にはなく，両者の関係を示すパラメータは非常に複雑であるにもかかわらず，被控訴人の分析（乙７３，７４）には，この点についての説明がなく，実際に分析された強度サイズレベルが欠如しているとの指摘があるところ，被控訴人の分析は，強度サイズレベルが恣意的に設定されたものであるから信憑性がない。このように，被控訴人のＥＰＭＡ分析には多くの問題点がある。さらに，ＹＡＧ系蛍光体を含む蛍光体は一般に１種類の組成の蛍光体を作製しようとしても，組成に若干のばらつき（不均一さ）が生じることはよく知られている（甲１４７，１４８）。また，本件再訂正明細書には，付活剤であるＣｅの濃度が異なっていることが，組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体に当たることを示す根拠となる記載は存在しないから，Ｃｅの含有量が異なることは，組成の異なる場合には当たらない。


（この争点に関する上記以外の控訴人の主張は，別紙主張目録のとおりである（以下，別紙主張目録の主張を「本件追加主張」という。）。）なお，被控訴人は，本件追加主張を含む平成２８年１１月２５日付け控訴人第１４準備書面における主張及び証拠（甲１７７ないし１８７。ただし甲１８５は欠番で提出されていない。以下，同じ。）は，時機に後れて提出された攻撃防御方法であるから却下すべきである旨主張する。しかし，控訴人は，被控訴人準備書面(11）の主張内容に基づく総合的な反論として，控訴人第１４準備書面において，それまでの主張の範囲内で主張立証したにすぎない。また，平成２８年１１月４日付け被控訴人準備書面(11)において，①Ｒａｍａｎ分析（乙３２，３３）では，蛍光体１粒子のみを測定しているため他の組成の蛍光体が含まれる可能性は排除されない，②ＥＰＭＡのＸ－ｒａｙｍａｐｐｉｎｇ分析（乙７３，７４）に関し「定量分析（濃度換算）」はしていない，などの新たな事実が初めて開示されたから，控訴人第１４準備書面において総合的な反論を主張するに至ったものである。控訴人の控訴人第１４準備書面における主張及び証拠（甲１７７ないし１８７）は時機に後れて提出された攻撃防御方法には当たらない。
以上によれば，控訴人製品１は，構成要件Ｅ及びＦ’を充足しない。（ｴ）本件再訂正は，次のとおり，訂正要件を満たさない。ａ本件訂正後明細書には，「組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体を組み合わせ」る場合における「フォトルミネセンス蛍光体」について，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素」と「Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素」のうち，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」と「Ｉｎ」を含むことは記載されていないから，本件再訂正特許の請求項に係る訂正事項は，本件訂正後明細書に記載した事項の範囲内の訂正ではなく，改正前特許法１２６条３項に適合しない。したがって，本件再訂正は訂正要件を満たさない。
ｂまた，被控訴人は，●●●●●●●●●●●●●●に対し，本件特許権につき通常実施権を許諾していると認められるところ，本件再訂正について，通常実施権者である●●●●からの承諾（改正前特許法１３４条の２第５項，１２７条）を得ていないから，本件再訂正は認められない。被控訴人は，控訴人が本件特許の通常実施権者であると主張する者から，訂正に関する承諾を得ていると主張するけれども，その根拠として提出する事実実験公正証書（乙８５）は，承諾相手や承諾権限について疑問がある。また，訂正に関しては，個別具体的な承諾がなければ，特許法１２７条の「承諾」に当たるということはできない。したがって，本件再訂正は認められない。
(ｵ)本件再訂正特許は，以下の理由により，特許法１２３条１項２号により無効とされるべきである。
ａ本件原出願明細書の段落【００７８】ないし【００８０】，【００８２】ないし【００８３】の記載によれば，本件原出願明細書の実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体は，「Ｙ，Ｇｄ，Ｌａ及びＳｍ」と「Ａｌ及びＧａ」のみであるから，「組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体を組み合わせ」る場合における「フォトルミネセンス蛍光体」について，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素」と「Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素」のうち，「Ｌｕ，Ｓｃ」と「Ｉｎ」は含まれていない。したがって，本件再訂正発明は，本件原出願明細書に記載されていない特定をするものである。そのため本件特許の出願（本件原出願からの分割出願）は，分割要件（特許法４４条１項）に違反するから，その出願日は平成２１年３月１８日となるので，本件原出願の公開公報により新規性又は進歩性を欠くことになる。
ｂ本件再訂正明細書の段落【００６４】，【００７９】ないし【００８１】，【００８３】ないし【００８４】においては，「組成の異なる２種以上のフォトルミネセンス蛍光体を組み合わせ」る場合における「フォトルミネセンス蛍光体」について，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素」と「Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素」のうち，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」と「Ｉｎ」を含むことは記載されていないから，本件再訂正後の特許請求の範囲の請求項１の「フォトルミネセンス蛍光体」について，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素」と「Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素」は，本件再訂正明細書においてサポートされていないといえる。また，本件再訂正明細書の発明の詳細な説明には，課題を解決できる発明を製造でき使用できるようには記載されていない。したがって，本件再訂正発明は特許法３６条６項１号（サポート要件）に違反し，本件再訂正明細書は同条４項１号（実施可能要件）に違反する。ｃ本件各優先権出願はいずれも組成が限定されていないフォトルミネセンス蛍光体を２種以上用いることを開示していないから，本件再訂正発明は本件各優先権出願による優先権の利益を享受できない。


そして，本件最初の原出願日より前の平成８年１１月に頒布された甲８４文献に記載された甲８４発明は，本件再訂正発明と同一であるか（新規性欠如），又は構成要件Ｅのみ相違するところ，この相違点は周知技術（甲８５ないし８７）により当業者が容易に想到し得たものである（進歩性欠如）。また，平成９年４月に頒布された甲８５文献に記載された甲８５発明についても，本件再訂正発明と同一であるか（新規性欠如），又は構成要件Ｅのみ相違するが，この相違点は周知技術（甲８６，８７）により当業者が容易に想到し得たものである（進歩性欠如）。(ｶ)控訴人は，控訴人製品１を日本国内で製造，輸入，販売等していないから，控訴人による本件特許権の実施行為は存在しない。
【被控訴人の主張】
ア本件プレスリリース１は，チップワンストップが控訴人製品１を輸入，販売等する行為が本件特許権の侵害行為であることを理由に，被控訴人がチップワンストップを相手方として特許権侵害訴訟を提起した事実を告知するものにすぎないから，通常の一般人は控訴人が日本市場において本件特許権の侵害行為をしているとは理解しない。その第２段落も，「その製造販売が特許権を侵害することとなる製品」の意味で「特許権を侵害する製品」との表現が慣用的に用いられるのと同様，当該訴訟の対象製品である控訴人製品１の製造元を特定する趣旨で，「台湾最大のＬＥＤパッケージメーカー製品」を対象とする訴訟を被控訴人が提起したこと等を述べるものにすぎない。そもそも本件プレスリリース１の読み手は基本的に当該業界に深い関心を持つ者であるところ，本件プレスリリース１を取り扱っている当該業界のウェブサイトにおいても控訴人の主張するような理解はされていない。イ上記のことから，本件プレスリリース１の記載内容が控訴人の営業上の信用を害することはない。
ウ仮に本件プレスリリース１において控訴人が日本市場において本件特許権の侵害行為をしている旨の記載があると解されるとしても，次のとおり，同記載が虚偽であることの立証はない。
(ｱ)控訴人は，控訴人製品１が本件訂正後発明の構成要件Ｄ並びにＢ及びＥを充足せず，本件訂正後発明の技術的範囲に属しないと主張する。しかし，控訴人製品１は，以下のとおり，本件訂正後発明の技術的範囲に属する。ａ本件訂正後発明の特許請求の範囲の記載及び本件訂正後明細書の段落【００４８】に記載された本件訂正後発明の作用効果からすれば，構成要件Ｄは，コーティング樹脂中の蛍光体の含有分布の状態を全体としてみたときに，蛍光体の含有分布が，水分が侵入する起点であるコーティング樹脂の表面側から離れて位置するＬＥＤチップが存在する方に有意に偏っている状態を意味し，構成要件Ｄの蛍光体の濃度が表面側からＬＥＤチップに「向かって高くなっている」態様が「徐々に」でなければならないと解する理由はない。本件訂正後明細書の実施例１に「徐々に」の文言が記載されているからといって特許請求の範囲が実施例に限定されないことは当然であるし，出願経過における特許庁の認定は蛍光体の分布が徐々に変化しなければならないというものではない。そして，被控訴人が入手した控訴人製品１の断面写真（甲２８）によれば，その蛍光体の含有分布が，コーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップの方に有意に偏っていることは明らかである。他方において，控訴人分析品１（甲２９）は控訴人製品１でない可能性があり，また分析方法自体恣意的なものである。したがって，控訴人製品１が構成要件Ｄを充足しないことの立証はできていない。
ｂ組成が異なる２種類の蛍光体があれば，原則としてその発光色が異なることは当然であるし，本件訂正後明細書においても，組成の異なる蛍光体の発光が異なることが明記されている。構成要件Ｂが「第２の光」と規定しているのは，「ＬＥＤからの発光」を「第１の光」としたのと対をなすものとして「蛍光体からの発光」を「第２の光」としているだけのことであり，「蛍光体からの発光」が同じ発光色でなければならないことは規定されていない。そのため，構成要件Ｂ及びＥに関する控訴人の解釈は誤りである。また，控訴人製品１において，２種類の蛍光体が含まれていないとの立証はされていない。したがって，控訴人製品１が構成要件Ｂ及びＥを充足しないことの立証はできていない。
(ｲ)控訴人は，本件訂正後発明がなお分割要件に違反し，又は優先権の利益を受けられないことにより新規性あるいは進歩性を欠く旨主張するが，以下のとおり，その立証はない。
ａ本件訂正後発明は，本件原出願明細書の実施の形態２に記載されており，本件原出願明細書の段落【００７８】ないし【００８５】には，特定組成の蛍光体の使用はあくまでも任意であることが明記されている。また，当業者は，特定組成に限定されない，互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体について，本件訂正後発明を読み取れることが明らかである。したがって，本件特許の出願が分割要件に違反することはない。ｂ本件訂正後発明が特定の組成の蛍光体に限定されていないことを理由として本件各優先権出願による優先権の利益を受けられないとの主張が成り立たないことは，上記ａで述べたことと同様である。
なお，甲８４文献は，コーティング樹脂内に均等に蛍光体が分布していることを示しており，構成要件Ｄと相違するし，蛍光体が互いに組成の異なる２種以上でもよいことは記載されていない。
(ｳ)控訴人製品１は，本件再訂正発明の技術的範囲に属する。控訴人は，控訴人製品１が構成要件Ｄ，Ｂ及びＥ，Ｆ’を充足しない旨主張する。しかし，控訴人製品１は，以下のとおり，上記各構成要件を充足する。ａ本件再訂正発明の特許請求の範囲の記載及び本件再訂正明細書の段落【００４８】に記載された本件再訂正発明の作用効果からすれば，構成要件Ｄは，コーティング樹脂中の蛍光体の含有分布の状態を全体としてみたときに，蛍光体の含有分布が，水分が侵入する起点であるコーティング樹脂の表面側から離れて位置するＬＥＤチップが存在する方に有意に偏っている状態を意味し，構成要件Ｄの蛍光体の濃度が表面側からＬＥＤチップに「向かって高くなっている」態様が「徐々に」でなければならないと解する理由はない。本件再訂正明細書の実施例１に「徐々に」の文言が記載されているからといって特許請求の範囲が実施例に限定されないことは当然であるし，出願経過における特許庁の認定は蛍光体の分布が徐々に変化しなければならないというものではない。


そして，被控訴人が入手した控訴人製品１（被控訴人分析品１）の断面写真（甲２８）によれば，その蛍光体の含有分布が，コーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップの方に有意に偏っていることは明らかである。他方において，控訴人分析品１（甲２９）は控訴人製品１でない可能性があり，また分析方法自体恣意的なものである。
分析結果報告書（甲２８）における被控訴人分析品１（ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ）は，チップワンストップの通販サイトを通じて平成２３年５月頃に入手したものである（乙５４）。同社は日本半導体商社協会（ＤＡＦＳ）に加入している半導体商社であって，安易に模倣品を取り扱うとは考えられない（乙２２）。さらに，チップワンストップは，「平成２５年１月１８日付通知書に対するご回答の件」（平成２５年２月１２日付。甲６３）において，「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」のＬＥＤパッケージは正規品と聞いているとしている。これに対し，ＧＴ３５２８シリーズとされる控訴人分析品１（甲２９）の側面の断面形状は，データシート（甲１１２）に記載された側面図と異なるから，控訴人分析品１は控訴人製品１ではない。
したがって，控訴人製品１は構成要件Ｄを充足する。
ｂ組成が異なる２種類の蛍光体があれば，原則としてその発光色が異なることは当然であるし，本件再訂正明細書においても，組成の異なる蛍光体の発光が異なることが明記されている。構成要件Ｂが「第２の光」と規定しているのは，「ＬＥＤからの発光」を「第１の光」としたのと対をなすものとして「蛍光体からの発光」を「第２の光」としているだけのことであり，「蛍光体からの発光」が同じ発光色でなければならないことは規定されていない。そのため，構成要件Ｂ及びＥに関する控訴人の解釈は誤りである。控訴人製品１は，構成要件Ｂ及びＤを充足する。ｃ(a)控訴人製品１の一つとして，被控訴人分析品１「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」（乙３２）に含まれるＹＡＧ系蛍光体をＥＰＭＡ装置を用いて分析したところ（乙７３），ＹＡＧ系蛍光体であるＡの粒子とＢの粒子におけるＣｅの信号強度において，Ａの粒子は緑色，Ｂの粒子は赤色に表示され，信号強度は，赤，黄，緑，青，黒の順に弱くなることから，Ａの粒子はＢの粒子よりも信号強度が弱く，したがって，Ａの粒子とＢの粒子ではＣｅの組成が異なること，さらに，Ｃｅの信号強度について，Ｂの粒子はＡの粒子の約１．３倍であることが明らかになった（乙７５）。ＥＰＭＡ分析は，電子線を対象物に照射し，発生する特性Ｘ線の波長と強度から構成元素を分析する高感度の手法であり，細く絞った電子線を試料に照射することで局所的な組成分析が可能である。このＥＰＭＡ分析（乙７３，７４）は，Ａ，Ｂの各粒子当たり少なくとも１００箇所以上の信号強度を比較した網羅的なものであるから，その結果として，Ｃｅで約１．３倍の信号強度差が確認された以上，Ｃｅの含有量に有意な差があることは明らかである（乙７５）。(b)控訴人は，被控訴人のＥＰＭＡ分析について，多くの問題点がある旨主張するけれども，いずれも客観的な根拠に欠けるものであるから，理由がない。(c)なお，控訴人の本件追加主張を含む控訴人第１４準備書面における主張及び証拠（甲１７７ないし１８７）は，早期に提出することができたものであり，訴訟の完結を遅延させるものであって，時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たるから，却下されるべきである。
(d)したがって，控訴人製品１は，本件再訂正発明の構成要件Ｅ及びＦ’を充足する。
(ｴ）仮に，本件訂正後特許に無効理由があったとしても，本件再訂正により解消されており，本件再訂正特許には無効理由はない。
ａ本件訂正後明細書において，組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体を用いる形態として開示された実施の形態２は，フォトルミネセンス蛍光体を，具体例として記載されたもの（【００７９】）に限定するものではなく，実施の形態１の欄で説明された蛍光体を含む任意の組成の蛍光体を適用して構成してよいものであることは，本件訂正後明細書の全ての記載，特に段落【００７９】及び【００８０】の記載から，当業者には明らかであるといえる。したがって，実施の形態２の「セリウムで付活されたフォトルミネセンス蛍光体」として，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を含んでおり，かつ，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素を含んでなるＣｅで付括されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体」を適用できることは，本件訂正後明細書の記載等から自明な事項であり，蛍光体の組成をこのように限定したことは，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件再訂正は，願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって，改正前特許法１２６条３項に適合する。
ｂ本件において，被控訴人は，本件特許権の通常実施権者であると控訴人が指摘する●●について，被控訴人が行う訂正に関し承諾を得ている。控訴人は，被控訴人が上記承諾を得たことの根拠として提出する事実実験公正証書（乙８５）について，承諾相手や承諾権限について疑問があると主張するけれども，いずれも理由がない。


したがって，仮に，控訴人が指摘する●●が本件特許権の通常実施権者であるとしても（営業秘密であるから明らかにすることはできない。），被控訴人は，上記の通常実施権者全てから，訂正審判の請求又は訂正の請求に関する承諾を得ているから，本件再訂正が特許法１２７条に反することはない。なお，特許法１２７条の趣旨は，通常実施権者という一私人に帰属する競争上の利益を保護することにあるから，特許権者が通常実施権者の承諾なく訂正審判の請求又は訂正の請求をした場合に，承諾の欠缺を主張し得るのは通常実施権者に限られると解すべきであり，そもそも本件特許権の通常実施権者等でない控訴人が特許法１２７条違反の主張をすることは許されないといえる。(ｵ)控訴人は，本件再訂正発明がなお分割要件に違反し，又は優先権の利益を受けられないことにより新規性あるいは進歩性を欠く旨主張するけれども，以下のとおり，理由がない。
ａ本件再訂正発明は，本件原出願明細書に記載されており，原出願に包含された発明であるといえるから，本件特許の出願が分割要件に違反することはない。ｂ本件再訂正明細書の段落【００５０】，【００４８】，【００８１】等によれば，本件訂正後発明の課題を解決することができることは明らかであるから，本件再訂正発明は，発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものではなく，サポート要件に違反しない。また，本件再訂正明細書の段落【００４８】，【００８１】等によれば，当業者であれば，本件再訂正発明の特定組成の蛍光体を用いて，本件再訂正発明の実施をすることは十分に可能であるから，本件再訂正明細書の発明の詳細な説明は，当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている。したがって，実施可能要件に違反しない。
ｃ本件再訂正発明が本件各優先権出願による優先権の利益を受けられないとの主張は争う。
控訴人は，甲８４発明は，本件再訂正発明と同一であるか（新規性欠如），又は構成要件Ｅのみ相違するところ，この相違点は周知技術（甲８５ないし８７）により当業者が容易に想到し得たものである（進歩性欠如）と主張する。しかし，甲８４文献は特許法２９条１項３号の刊行物に該当しないし，また，本件再訂正発明と甲８４発明は，少なくとも，本件再訂正発明は，「前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって」いるのに対し，甲８４発明は，ＬＥＤチップの表面にコーティングする樹脂に蛍光体を分散しているものの，蛍光体の濃度がＬＥＤチップに向かって高くなるものか否か明らかでない点（相違点１）及びＹ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素を含んでおり，かつ，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも一つの元素を含んでなるＣｅで付括されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体が，本件再訂正発明では，「互いに組成の異なる２種類以上」であるのに対し，甲８４発明では，そのように特定されるものか否か明らかではない点（相違点２）で相違する。したがって，甲８４発明は，本件再訂正発明と同一であるとはいえない。また，上記各相違点は，周知技術（甲８５ないし８７）により当業者が容易に想到し得たものともいえない。
さらに，控訴人は，甲８５発明は，本件再訂正発明と同一であるか（新規性欠如），又は構成要件Ｅのみ相違するが，この相違点は周知技術（甲８６，８７）により当業者が容易に想到し得たものである（進歩性欠如）と主張する。しかし，甲８５文献は特許法２９条１項３号の刊行物に該当しないし，また，本件再訂正発明と甲８５発明は，少なくとも，コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，本件再訂正発明では，「前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって」いるのに対し，甲８５発明では，そのようになっているのか否か不明な点（相違点３）及び本件再訂正発明では，「前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種類以上」であるのに対し，甲８５発明では１種類である点（相違点４）で相違する。したがって，甲８５発明は本件再訂正発明と同一であるとはいえない。また，上記各相違点は周知技術（甲３０，８４）により当業者が容易に想到し得たものともいえない。(ｶ)控訴人が控訴人製品１を日本国内で製造，輸入，販売等をしていないとの主張は不知であり，その立証はできていない。
(2)争点(1)イ（本件プレスリリース２の掲載が１４号に該当するか）について
【控訴人の主張】
ア本件プレスリリース２にも，本件プレスリリース   1と同様に，控訴人が日本市場において本件特許の侵害行為をしている旨が記載されており，控訴人の営業上の信用を害している。
イ本件プレスリリース２には，「立花社が輸入，販売等する白色ＬＥＤ（製造型番：ＧＴ３５２８シリーズ，６１－２３８シリーズ）」との記載があるところ，立花エレテックは控訴人各製品を輸入，販売等していないから，本件プレスリリース２はかかる点においても控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載されている。ウ本件プレスリリース２における，控訴人が本件特許権の侵害行為をしている旨の記載は，次のとおり虚偽である。
(ｱ)控訴人各製品は，以下のとおり，本件訂正後発明及び本件再訂正発明の技術的範囲に属しない。
ａ前記(1)【控訴人の主張】ウ(ｱ)ａ，(ｳ)ａにおいて，控訴人製品１について主張したとおり，構成要件Ｄの記載からすると，本件訂正後発明及び本件再訂正発明においては，フォトルミネセンス蛍光体の濃度は，コーティング樹脂の表面側から，ＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっていることが必要である。これに対し，控訴人製品２の蛍光体の濃度分布は，控訴人の分析（甲２９。以下，分析した製品を「控訴人分析品２」という。）によれば，コーティング樹脂からＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっていない。また，被控訴人の分析（甲２８）については，分析対象となった製品（以下「被控訴人分析品２」という。）が控訴人製品２であるか疑問がある。控訴人追加購入品の外観は，控訴人分析品２（甲２９）の外観と同一である一方，被控訴人分析品２（甲２８，乙３２）の外観とは異なっているから，控訴人分析品２に基づく分析結果が正しいといえる。
したがって，控訴人製品２は，控訴人製品１と同様に，本件訂正後発明及び本件再訂正発明の構成要件Ｄを充足しない。


ｂ控訴人製品２が，本件訂正後発明及び本件再訂正発明の構成要件Ｂ及びＥを充足しないのは前記(1)【控訴人の主張】ウ(ｱ)ｂ，(ｳ)ｂにおける控訴人製品１におけるのと同様である。
ｃ控訴人製品２が，本件再訂正発明の構成要件Ｅ及びＦ’を充足しないのは前記(1)【控訴人の主張】ウ(ｳ)ｃにおける控訴人製品１におけるのと同様である。控訴人製品２においても，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件蛍光体２の組成分析手段として用いられたＸ線回折法（甲１５８，１６０）は，蛍光体の組成の同定が可能な分析手段であるのに対し，被控訴人によるＥＰＭＡ法による分析（乙７３，７４）には多くの問題点がある。
したがって，控訴人製品２は，控訴人製品１と同様に，本件再訂正発明の構成要件Ｅ及びＦ’を充足しない。
(ｲ)前記(1)【控訴人の主張】ウ(ｲ)，(ｴ)及び(ｵ)のとおり，本件訂正後特許及び本件再訂正特許には，いずれも無効理由がある。
(ｳ)前記(1)【控訴人の主張】ウ(ｶ)のとおり，控訴人は，控訴人製品２を日本国内で製造，輸入，販売等していないから，控訴人による本件特許権の実施行為は存在しない。
【被控訴人の主張】
ア本件プレスリリース２には，前記(1)【被控訴人の主張】ア，イで検討したのと同様の理由により，控訴人が日本市場において本件特許の侵害行為をしている旨を記載しておらず，その掲載は，控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知には該当しない。
イ本件プレスリリース２の第２段落は，立花エレテックが控訴人各製品を輸入販売等する行為が本件特許権の侵害行為であることを理由に，特許権侵害訴訟を提起したという事実を告知するものにすぎない。同段落に立花エレテックが控訴人各製品を輸入販売等しているという事実が記載されていると解釈しても，立花エレテックは控訴人各製品についてウェブページを通じて譲渡の申出を行っているから，上記記載は虚偽ではない。さらに，上記記載は立花エレテックの行為についてのものであり，控訴人の営業上の信用とは無関係である。
ウ仮に本件プレスリリース２において控訴人が日本市場において本件特許権の侵害行為をしている旨の記載があると解されるとしても，次のとおり，同記載が虚偽であることの立証はない。
(ｱ)控訴人各製品は，以下のとおり，本件訂正後発明及び本件再訂正発明の技術的範囲に属する。
ａ前記(1)被控訴人の主張ウ(ｱ)ａ，(ｳ)ａにおいて，控訴人製品１について主張したとおり，本件訂正後発明及び本件再訂正発明の構成要件Ｄの蛍光体の濃度が表面側からＬＥＤチップに「向かって高くなっている」態様が「徐々に」でなければならないと解する理由はない。そして，被控訴人が入手した控訴人製品２（被控訴人分析品２）の断面写真（甲２８）によれば，その蛍光体の含有分布が，コーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップの方に有意に偏っていることは明らかである。他方において，控訴人分析品２（甲２９）は控訴人製品２でない可能性があり，また分析方法自体恣意的なものである。
分析結果報告書（甲２７）における被控訴人分析品２は，チップワンストップの通販サイトを通じて平成２３年５月頃に入手したものである（乙５４）。被控訴人が，分析結果報告書（甲２７）における被控訴人分析品２と同じ型番の「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」を，米国の電子部品通販業者のＤｉｇｉ－ｋｅｙ社から１００個購入し，さらに，ドイツの弁護士事務所に８００個購入依頼したもののうち２０個を入手して，比較したところ，３つの異なるルートで入手した上記型番のＬＥＤパッケージは全て同一の形状をしていた（乙５４）。これに対し，控訴人分析品２の側面の断面形状は，データシートに記載された側面図と異なるから，控訴人分析品２は控訴人製品２ではない。
したがって，控訴人製品２は構成要件Ｄを充足している。ｂ前記(1)【被控訴人の主張】ウ(ｱ)ｂ，(ｳ)ｂと同様の理由により，控訴人製品２は本件訂正後発明及び本件再訂正発明の構成要件Ｂ及びＥを充足する。ｃ前記(1)【被控訴人の主張】ウ(ｳ)ｃと同様の理由により，控訴人製品２は本件再訂正発明の構成要件Ｅ及びＦ’を充足する。


控訴人製品２の一つとして，被控訴人分析品２「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」（乙３３）に含まれるＹＡＧ系蛍光体を同様にＥＰＭＡ装置を用いて分析したところ（乙７４），ＹＡＧ系蛍光体であるＡの粒子とＢの粒子におけるＧａの信号強度において，Ａの粒子は緑色，Ｂの粒子は黄色に表示されたことから，Ａの粒子はＢの粒子よりも信号強度が弱くＧａの含有量が少ないこと，他方，Ａｌの信号強度においては，Ａの粒子は赤色，Ｂの粒子は黄色に表示されたことから，Ａの粒子はＢの粒子よりも信号強度が強くＡｌの含有量が多いこと，さらに，Ｇａの信号強度について，Ｂの粒子はＡの粒子の約１．５倍であることが明らかになった（乙７５）。
したがって，控訴人製品２は，構成要件Ｅ及びＦ’を充足する。(ｲ)前記(1)【被控訴人の主張】ウ(ｲ)，(ｴ)，(ｵ)のとおり，本件訂正後特許及び本件再訂正特許には，無効理由はない。
(3)争点(1)ウ（第２訴訟の提起が１４号に該当するか）について
【控訴人の主張】
控訴人各製品が本件訂正後発明の技術的範囲に属さず，かつ本件特許に無効理由がある以上，第２訴訟の訴えの内容は，控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実である。そして，被控訴人が，第２訴訟を提起するに当たり，東京地方裁判所をして訴状を第２訴訟の被告である立花エレテックに送達させた行為は，裁判制度に借名した違法な行為として，上記控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる。
【被控訴人の主張】
訴訟の提起に伴う訴状の送達が１４号所定の告知行為に該当するという控訴人の主張は，主張自体失当である。
また，第２訴訟の提起により立花エレテックに告知されたのは，立花エレテックによる控訴人各製品の輸入，譲渡の申出，譲渡等の行為が本件特許権を侵害するという被控訴人の主張にすぎない。控訴人自身が日本国内において控訴人のＬＥＤ製品の販売を計画又は容認していたという事実が立証されていない現状において，控訴人とは無関係で独立した事業者による控訴人各製品の輸入行為が日本国特許権の侵害行為に該当すると告知しても，控訴人の営業上の信用が毀損されないのは明らかである。
(4)争点(2)（本件プレスリリース２の掲載及び第２訴訟の提起が不法行為としての違法性を有するか）
【控訴人の主張】
立花エレテックが控訴人各製品を輸入も販売もしていないこと，控訴人各製品が本件訂正後発明の技術的範囲に属しないこと，本件特許に無効理由があることは，上記(1)【控訴人の主張】ウで述べたとおりであり，これらのことは後記(5)【控訴人の主張】イで述べることと同様の理由により，被控訴人において事前に調査すれば容易に知り得たものである。したがって，第２訴訟において被控訴人が主張する権利又は法律関係は事実的法律的根拠を欠くものであり，通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに，被控訴人はあえて第２訴訟を提起したものといえる。被控訴人は，第１訴訟の提起直後にチップワンストップが和解に応じたことから，同様の経緯を期待して第２訴訟を提起したのであり，第２訴訟の提起は違法である。
また，本件プレスリリース２の掲載も，第２訴訟の提起に乗じて行われた，裁判制度に借名して控訴人の信用を毀損するものである。
したがって，第２訴訟の提起及び本件プレスリリース２の掲載は違法である。
【被控訴人の主張】
控訴人各製品は本件訂正後発明の技術的範囲に属するのであり，また，本件特許に無効理由などは存在しない。さらに，後記(5)【被控訴人の主張】ウで述べるとおり，被控訴人が立花エレテックが控訴人各製品を輸入していると認識して提訴することは通常の対応というべきである。したがって，第２訴訟の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとは認められない。また，被控訴人が立花エレテックに対して特許権侵害訴訟を提起した事実を告知するにすぎない本件プレスリリース２の掲載が違法となることもない。(5)争点(3)（被控訴人の故意又は過失ないし違法性阻却事由の存否）
【控訴人の主張】
ア被控訴人が控訴人以外の企業が製造したＬＥＤに関して提起した特許権侵害訴訟についてのプレスリリースと比較すれば明らかなように，本件各プレスリリースは，控訴人名を殊更に強調して控訴人の信用を毀損する意図に基づくものである。
イ被控訴人には，以下のとおり，控訴人各製品が本件訂正後発明の技術的範囲に属すると信じたこと，本件特許に無効理由がないと信じたこと，立花エレテックが控訴人各製品の輸入販売等をしたと信じたことにつき，過失がある。また，本件各プレスリリースの掲載及び第２訴訟の提起が正当な権利行使となることもない。(ｱ)本件各プレスリリース掲載時において，被控訴人は，本件訂正後発明で追加された構成要件Ｅ及び本件再訂正発明で追加された構成要件Ｆ’を控訴人各製品が充足するかを検討していない。したがって，被控訴人には控訴人各製品が本件訂正後発明及び本件再訂正発明の技術的範囲に属すると信じたことに過失があることは明らかである。
また，被控訴人は，平成２５年３月７日に本件訂正後発明の構成要件Ｅを充足するかどうかの分析を行っているところ（乙３２，３３），前記(1)【控訴人の主張】ウ（ｱ）ｂ及び（2）【控訴人の主張】イ(ｱ)ｂのとおり，控訴人各製品が構成要件Ｂ及びＥを充足しないのは明らかであるから，少なくとも同日以降は過失がある。(ｲ)本件各プレスリリース掲載時には，本件訂正前特許が分割要件に違反すると判示した本件審決取消判決に係る無効審判請求事件が既に特許庁に係属していた。そして，分割要件違反は客観的に理解可能である。それにもかかわらず，被控訴人は本件各プレスリリースを掲載したのであるから，同掲載時において，被控訴人には，本件特許に無効理由がないと信じたことについて過失があり，少なくとも，本件審決取消判決後において過失があることは明らかである。また，本件訂正後特許及び本件再訂正特許も本件再訂正前と同様に無効理由があることから，本件再訂正後においても被告に過失があることは変わらない。


(ｳ)さらに，被疑侵害品の製造者の顧客（販売業者）に対し警告書を送付する場合と，本件のように，プレスリリースを頒布する場合とでは，その営業上の信用を毀損する影響の大きさに著しい違いがある。このように，プレスリリースという営業上の信用の毀損の程度が著しく大きい態様で，虚偽の事実の告知又は流布をするような場合において，「正当な権利行使」や「過失がない」と認められるべき事情はないというべきである。不特定多数に対する告知・流布行為となるプレスリリースにおいては，より高度な注意義務が課せられることになる。(ｴ)被控訴人は，立花エレテックに警告書を送ること等をしておらず，本件プレスリリース２を掲載するに先立ち，特許権者であれば通常行うような調査を一切行っていない。立花エレテックのホームページに控訴人のＬＥＤ製品の取扱いがある旨の記載があったとしても，当該ホームページには具体的な品番が掲載されておらず，かつ，控訴人の全商品を取り扱っている旨の記載もなかった。それにもかかわらず，被控訴人は第２訴訟を提起し，本件プレスリリース２を掲載したのであるから，被控訴人には，これらの行為をした時点において，立花エレテックによる実施行為があると信じたことにつき過失がある。少なくとも第２訴訟について第一審判決があった日以降について過失があることは明らかである。
【被控訴人の主張】
以下のとおり，被控訴人が本件各プレスリリースを掲載し，第２訴訟を提起したことについて被控訴人には故意過失がなく，また，これらの行為は正当行為として違法性を否定されるべきである。
ア仮に，控訴人各製品が本件再訂正発明の技術的範囲に属しないと判断されるとしても，その理由はクレーム解釈や対象製品の分析方法についての認識の相違にあるといえる。しかし，被控訴人のクレーム解釈は一般的な手法に基づくものであるし，対象製品の分析方法は一般に自らが採用する方法が当業者の技術水準であると考えることが自然であるから，被控訴人に故意過失はない。イ本件特許はそもそも特許庁審査官によって認められたものであり，かつ，第２訴訟の提起後において，特許庁の審判官は２度にわたり本件訂正前発明が本件原出願明細書に記載されているとの判断をしている。このことからすると，本件訂正前発明が分割要件違反であるとする本件審決取消判決は，誤りであるか，又は裁判所による高度に専門的な判断であるというほかない。これらのことからすれば，特許権者としては，本件各プレスリリースの掲載時において，被控訴人が本件訂正前特許について分割要件違反がないと信じることに相当程度以上の合理性がある。このことは本件訂正後発明についても同様であり，特許庁は上記判決を踏まえた上で被控訴人の訂正請求を認めたのであるから，万が一，後に本件訂正後特許が無効になったとしても，被控訴人に過失はないことはより一層明らかである。さらに，告知行為時（本件各プレスリリースの掲載時）において，必要な法律的検討をしても，被控訴人が本件再訂正特許について無効理由が存することを容易に知り得たとはいえないから，被控訴人に過失はない。
本件特許に実施権者が存在するとしても，告知行為時において，将来訂正請求が必要となった場合には，その時点で，訂正について実施権者の承諾を得られるであろうと考えることは通常であり合理的である。したがって，告知行為時に，すでに存在し，又は将来の実施権者の承諾が得られる見込みがなかったことを容易に認識し得た等の特段の事情のない限り，現実の訂正請求の時点での実施権者の承諾の有無の問題が告知行為についての過失の有無に影響する余地はない。ウ控訴人の製品を全般的に取り扱っていることをウェブサイト上で告知していた立花エレテックが控訴人各製品を輸入販売していると認識し，第２訴訟を提起するとともにその認識をプレスリリースに掲載することは通常の対応である。また，立花エレテックのような，ＬＥＤ等の需要者である企業と直接取引を行っている商社から，ＬＥＤの製造者である被控訴人が自ら又は第三者を介して商品を入手することは困難であるし，特許権侵害訴訟の提起前に警告書を送付することを義務付けることは妥当でない。したがって，被控訴人の第２訴訟の提起及び本件プレスリリース２の掲載に故意過失はなく，違法性は阻却されるというべきである。エ本件各プレスリリースは，全体としてみた場合，特許権侵害訴訟の提起に関する典型的なプレスリリースである。このように訴訟提起の事実を告知するプレスリリースを自社ウェブサイトに掲載することは，訴訟提起という権利行使に付随した行為にすぎず，また，企業が有する表現の自由との関係で原則的に保護されるべき行為である。
控訴人は，プレスリリースという告知形態からすると，被控訴人には高度の注意義務が課されるべきである旨主張するけれども，プレスリリースの場合に，被疑侵害品の製造者の営業上の信用が害される程度が大きいということはできず，特許権者に常に高度の注意義務が課されるという控訴人の主張は極論であるといわざるを得ない。過失の有無については，事案の性質に応じ適切に判断されるべきである。さらに，第２訴訟に関していえば，被控訴人である立花エレテックは技術商社であり，自ら訴訟に対応することは十分に可能であったし，控訴人は台湾法人であるから，本件特許権に基づき控訴人の行為を問題とすることは困難であった。
(6)争点(4)（控訴人の損害）
【控訴人の主張】
被控訴人の不正競争行為及び不法行為により，控訴人の顧客の多くは控訴人の製造販売するＬＥＤに特許問題があるとの危惧を抱くようになり，控訴人の営業上の信用は大きく毀損された。その損害（無形損害）は１０００万円を下らず，上記被控訴人の各行為と相当因果関係を有する弁護士費用は１００万円を下らない。
【被控訴人の主張】
争う。
(7)争点(5)（差止めの必要性）
【控訴人の主張】
被控訴人は，現在に至るまで本件各プレスリリースを掲載し続けているから，第三者に対し，文書又は口頭で，控訴人各製品が本件特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨を告知又は流布することを差し止める必要がある。
【被控訴人の主張】
争う。被控訴人は，平成２５年８月１９日までに本件各プレスリリースに関するデータをサーバーから完全に削除し，現在，本件各プレスリリースを閲覧することはできなくなっている。
(8)争点(6)（名誉回復措置の必要性）
【控訴人の主張】
被控訴人による不正競争行為及び不法行為により毀損された控訴人の営業上の信用を回復するためには，原判決別紙謝罪広告目録記載の文章を被控訴人のホームページに掲載する必要がある。
【被控訴人の主張】
争う。
第３当裁判所の判断


当裁判所は，被控訴人による本件各プレスリリースの掲載及び第２訴訟の提起等は，不正競争行為に当たらないから，控訴人の被控訴人に対する不正競争防止法３条１項に基づく差止め及び同法４条に基づく損害賠償等の請求はいずれも理由がなく，また，被控訴人による本件プレスリリース２及び第２訴訟の提起等が不法行為を構成するものではないから，控訴人の被控訴人に対する民法７０９条に基づく損害賠償請求も理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりである。１争点(1)ア（本件プレスリリース１の掲載が１４号に該当するか）及び(1)イ（本件プレスリリース２の掲載が１４号に該当するか）について(1)控訴人は，本件各プレスリリースの記載内容に触れた第三者は，その記載内容から，控訴人が日本市場において本件特許権の侵害行為をしていると認識し得るのであり，このような虚偽の事実を告知流布する本件各プレスリリースにより控訴人の信用が害されている旨主張する。そこで，争点(1)ア及びイについて併せて判断する。
(2)本件プレスリリース１について
まず，本件プレスリリース１によりいかなる事実が告知又は流布されたと認められるかについてみるに，本件プレスリリース１には，別紙プレスリリース目録１に記載のとおり，「台湾Everlight社製白色ＬＥＤに対する特許侵害訴訟について」との見出しの下，第１段落において，控訴人が製造し，チップワンストップが輸入販売している控訴人製品１について，被控訴人が，チップワンストップに対し本件特許権に基づき侵害の差止めを求める訴訟（第１訴訟）を提起したこと，第２段落において，被控訴人が特に日本市場における被控訴人の保有する特許の侵害行為について断固たる措置を取ってきたこと，しかしながら，中韓台ＬＥＤチップ及びパッケージメーカーによる特許権を無視した日本市場での行動が目に余るものであること及び上記侵害行為への対抗措置の一環として台湾最大のＬＥＤパッケージメーカー製品に対して訴訟を提起したことが記載されている。このような記載の全体をみれば，本件プレスリリース１は，①被控訴人がチップワンストップに対して第１訴訟を提起した旨の事実と共に，②チップワンストップが控訴人製品１を輸入販売した旨，及び，③チップワンストップのように控訴人製品１を我が国に輸入し，販売する行為が本件特許権の侵害となり，かかる行為に対しては被控訴人が特許権侵害訴訟を提起するなどの対抗措置を取ることになる旨の事実を告知し，流布するものであると認めるのが相当である。これに対し，控訴人は，本件プレスリリース１には控訴人自身が日本国内で本件特許権の侵害行為をしている旨の事実が記載されている旨主張する。しかし，本件プレスリリース１には，控訴人が控訴人製品１を製造している旨の記載や，「中韓台ＬＥＤチップ及びパッケージメーカー」の一員としての控訴人が「特許権を無視した日本市場での行動」をしている旨の記載は存するものの，控訴人自身が日本において控訴人製品１を製造し，販売するなどの実施行為（特許法２条１項１号）をしていることを示す記載は存在しない。そうすると，本件プレスリリース１に接する者は，第１訴訟において問題とされているチップワンストップによる控訴人製品１の輸入販売行為のほかに，控訴人が日本において本件特許権の侵害行為をしていると認識すると解することはできないというべきである。他方，被控訴人は，本件プレスリリース１に記載されたのは上記①の訴訟提起の事実のみである旨主張する。しかし，本件プレスリリース１の見出しは，「台湾Everlight社製白色ＬＥＤに対する特許侵害訴訟について」というものである。一般に，見出しがそれに続く文章の要点を掲げるものであり，読み手の関心を引き付ける重要な部分であることからすると，被控訴人が本件プレスリリース１の告知内容として重点を置く部分は，第１訴訟の対象が控訴人の製造するＬＥＤ（控訴人製品１）である点にあると解される。このことは，本件プレスリリース１の本文は比較的短いものであり，第１段落と第２段落が一体のものとして理解されること，そして，第２段落には，中韓台メーカーの行動が「特許を無視した」ものであり，それが「目に余る」ものであるなど，控訴人を含む中韓台メーカーの行動を強く非難する表現が用いられていること，第１訴訟の提起が中韓台メーカーの上記特許を無視した行動に対する対抗手段であり，被控訴人が日本市場における被控訴人の保有する特許の侵害行為に対しては「断固たる措置」を取ってきていること，第１訴訟が控訴人のＬＥＤ製品に対するものである旨が改めて記載されていることからも裏付けられる。これらのことからすれば，本件プレスリリース１に接した者は，本件プレスリリース１には，単に上記①の第１訴訟の提起の事実が記載されているにとどまらず，上記②及び③のチップワンストップによる控訴人製品１の輸入販売行為が特許権侵害になる旨の事実が記載されていると認識すると解するのが相当である。本件プレスリリース１により告知流布された上記事実のうち，①及び②は，弁論の全趣旨によれば，虚偽の事実でないことが明らかである。他方，③の事実は，控訴人が製造したＬＥＤを日本に輸入し，販売する行為が特許権侵害になる旨をいうものであるから，事柄の性質上，我が国における控訴人の営業上の信用を害するものということができる。そうすると，これが虚偽であるとすれば，１４号に該当すると認めるべきものとなる。
(3)本件プレスリリース２について
ア原判決別紙プレスリリース目録１及び同２に記載のとおり，本件プレスリリース２には，第２訴訟の提起に関し，訴訟の相手方が立花エレテックであり，対象製品が控訴人製品１に加えて控訴人製品２が含まれることのほかは，前記(2)で摘示した本件プレスリリース１の記載内容とほぼ同様の記載がある。そうすると，本件プレスリリース２は，前記(2)で判示したのと同様の理由により，①被控訴人が立花エレテックに対して第２訴訟を提起した旨の事実，②立花エレテックが控訴人各製品を輸入販売した旨の事実と，③立花エレテックのように控訴人各製品を我が国に輸入し，販売する行為が本件特許権の侵害となり，かかる行為に対しては被控訴人が特許権侵害訴訟を提起するなどの対抗措置を取ることになる旨の事実が記載されていると認められる。
イ本件プレスリリース２により告知された上記事実のうち①は，弁論の全趣旨によれば，虚偽でないことが明らかである。
次に，上記②の事実は，立花エレテックが控訴人各製品の輸入，販売等をしていないとすれば（甲７，８，５１，８９参照），虚偽の事実に当たることになり得る。しかし，立花エレテックが控訴人各製品を輸入販売等しているかどうかは，それ自体としては控訴人の営業上の信用に影響しない事実であると解される。そうすると，上記②の事実が虚偽であるとしても，これにより控訴人の営業上の信用が害されることはないから，本件プレスリリース２のうち，この部分については，１４号の不正競争行為であるとは認められない。


他方，上記③の事実は，控訴人が製造したＬＥＤを日本に輸入し，販売する行為が特許権侵害になる旨をいうものであるから，事柄の性質上，控訴人の営業上の信用を害するものと認められる。そうすると，これが虚偽であるとすれば，１４号に該当すると認めるべきものとなる。
(4)そこで，本件各プレスリリースにより告知流布された前記各③の事実が虚偽であるかを判断する。
本件訂正は確定しているため，本件訂正後における明細書，特許請求の範囲又は図面により特許出願及び特許権の設定の登録がされたものとみなされるから（特許法１２８条），まず，控訴人各製品は，本件訂正後発明の技術的範囲に属するか，また，本件訂正後特許に無効理由があるかが検討されることになる。もっとも，本件においては，その後，本件訂正後発明をさらに減縮した本件再訂正請求がされている。そうすると，控訴人各製品が，本件訂正後発明を減縮した本件再訂正発明の技術的範囲に属するのであれば，当然に本件訂正後発明の技術的範囲にも属することになる。また，仮に，本件訂正後特許に無効理由があるとしても，本件再訂正請求が訂正要件を満たし，本件再訂正特許に控訴人が主張する無効理由があると認められない場合には，本件再訂正により無効理由が解消されることとなる。そこで，まず，控訴人各製品が本件再訂正発明の技術的範囲に属するか否か，及び本件再訂正特許に無効理由があるか否かを判断する（本件プレスリリース１については，控訴人製品１が本件再訂正発明の技術的範囲に属するか，また，本件再訂正特許に無効理由があると認められるかについて，本件プレスリリース２については，控訴人各製品が本件再訂正発明の技術的範囲に属するか，また，本件再訂正特許に無効理由があると認められるかについて，判断する。）。なお,本件各プレスリリースの記載内容等に照らし，当事者双方が控訴人各製品であると主張する分析品が本件再訂正発明の技術的範囲に属するか否かについて検討することとする。
(5)技術的範囲の属否について
控訴人は，控訴人各製品が本件再訂正発明の構成要件Ｄ，Ｂ，Ｅ及びＦ’を充足しない旨主張するが，以下のとおり，いずれも採用することはできない。
ア本件再訂正発明の内容について
本件再訂正明細書（乙７０の３）の記載によれば，本件再訂正発明は，次のとおりであると認められる（図１及び図２については，別紙本件再訂正明細書図面目録参照）。
本件再訂正発明は，ＬＥＤディスプレイ，バックライト光源，信号機などに利用される発光ダイオードに関し，特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置に関する（【０００１】）。発光ダイオードを用いて，白色発光光源を構成する試みが種々なされていたところ，被控訴人が先に発表した発光ダイオードは，１種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり，発光素子として，青色系の発光が可能な発光素子を用いて，該発光素子をその発光を吸収して黄色系の光を発光する蛍光体を含有した樹脂によってモールドすることにより，混色により白色系の光が発光可能な発光ダイオードを作製することができる（【０００３】ないし【０００６】）。
しかし，従来の発光ダイオードは，蛍光体の劣化によって色調がずれたり，あるいは蛍光体が黒ずみ光の外部取り出し効率が低下する場合があるという問題点があった。また，発光素子の近傍に設けられた蛍光体は，発光素子の温度上昇や外部環境（例えば，屋外で使用された場合の太陽光によるもの等）によって高温にもさらされ，この熱によって劣化する場合がある。さらに，蛍光体によっては，外部から侵入する水分や，製造時に内部に含まれた水分と，上記光及び熱とによって，劣化が促進されるものもある（【０００７】ないし【０００９】）。本件再訂正発明は，上記課題を解決し，より高輝度で，長時間の使用環境下においても発光光度及び発光光率の低下や色ずれの極めて少ない発光装置を提供することを目的とする（【００１０】）。


本件再訂正発明に係る発光ダイオードは，窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し，前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって，前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており，かつ，前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種類以上であり，前記互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体はそれぞれ，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素を含んでおり，かつ，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも一つの元素を含んでなるＣｅで付活されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体であることを特徴とする（【００１２】）。本件再訂正発明の発光装置は，高輝度の発光が可能な窒化物系化合物半導体からなる発光素子を用いているので，高輝度の発光をさせることができる。また，フォトルミネッセンス蛍光体は，長時間，強い光にさらされても蛍光特性の変化が少なく極めて耐光性に優れている。これによって，長時間の使用に対して特性劣化を少なくでき，発光素子からの強い光のみならず，野外使用時等における外来光（紫外線を含む太陽光等）による劣化も少なくでき，色ずれや輝度低下が極めて少ない発光装置を提供できる。また，この発光装置は，使用している前記フォトルミネッセンス蛍光体が，短残光であるため，例えば，１２０ｎｓｅｃという比較的速い応答速度が要求される用途にも使用することができる（【００１４】）。図１の発光ダイオード１００は，マウント・リード１０５とインナーリード１０６とを備えたリードタイプの発光ダイオードであって，マウント・リード１０５のカップ部１０５ａ上に発光素子１０２が設られ，カップ部１０５ａ内に，発光素子１０２を覆うように，所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング樹脂１０１が充填された後に，樹脂モールドされて構成される。ここで，発光素子１０２のｎ側電極及びｐ側電極はそれぞれ，マウント・リード１０５とインナーリード１０６とにワイヤー１０３を用いて接続される（【００３４】）。以上のように構成された発光ダイオードにおいては，発光素子（ＬＥＤチップ）１０２によって発光された光（ＬＥＤ光）の一部が，コーティング樹脂１０１に含まれたフォトルミネッセンス蛍光体を励起してＬＥＤ光と異なる波長の蛍光を発生させて，フォトルミネッセンス蛍光体が発生する蛍光と，フォトルミネッセンス蛍光体の励起に寄与することなく出力されるＬＥＤ光とが混色されて出力される。その結果，発光ダイオード１００は，発光素子１０２が発生するＬＥＤ光とは波長の異なる光も出力する（【００３５】）。
また，図２に示すものはチップタイプの発光ダイオードであって，筺体２０４の凹部に発光素子（ＬＥＤチップ）２０２が設けられ，該凹部に所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング材が充填されてコーティング部２０１が形成されて構成される。ここで，発光素子２０２は，例えばＡｇを含有させたエポキシ樹脂等を用いて固定され，該発光素子２０２のｎ側電極とｐ側電極とをそれぞれ，筺体２０４に設けられた端子金属２０５に，導電性ワイヤー２０３を用いて接続される。以上のように構成されたチップタイプの発光ダイオードにおいて，図１のリードタイプの発光ダイオードと同様に，フォトルミネッセンス蛍光体が発生する蛍光と，フォトルミネッセンス蛍光体に吸収されることなく伝搬されたＬＥＤ光とが混色されて出力され，その結果，発光ダイオード２００は，発光素子１０２が発生するＬＥＤ光とは波長の異なる光も出力する（【００３６】）。
イ構成要件Ｄについて
(ｱ)控訴人は，本件再訂正発明の構成要件Ｄを充足するためにはフォトルミネセンス蛍光体の濃度がコーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって徐々に高くなっている必要があるのに対し，控訴人製品においては，これが徐々に高くなっていないばかりか，ＬＥＤチップに向かって濃度が低くなる部分があるから，構成要件Ｄを充足しないと主張する。
(ｲ)構成要件Ｄの解釈について
ａ本件再訂正明細書（乙７０の３）には，蛍光体の濃度分布について，次の記載がある。
「本発明者らは・・・蛍光体としては・・・高輝度の発光素子に近接して設けられて，該発光素子からの強い光にさらされて長期間使用した場合においても，特性変化の少ない耐光性及び耐熱性等に優れていること（特に発光素子周辺に近接して配置される蛍光体は・・・太陽光に比較して約３０倍～４０倍に及ぶ強度を有する光にさらされるので，発光素子として高輝度のものを使用すれば使用する程，蛍光体に要求される耐光性は厳しくなる）・・・が必要であると考え，鋭意検討した結果，本発明を完成させた。」（【００１１】）
「本願発明の・・・発光装置において，使用している・・・フォトルミネッセンス蛍光体は，長時間，強い光にさらされても蛍光特性の変化が少ない極めて耐光性に優れている。これによって，長時間の使用に対して特性劣化を少なくでき，発光素子からの強い光のみならず，野外使用時等における外来光（紫外線を含む太陽光等）による劣化も少なくでき，色ずれや輝度低下が極めて少ない発光装置を提供できる。」
（【００１４】）


「このフォトルミネセンス蛍光体の含有分布は，混色性や耐久性にも影響する。例えば，フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部やモールド部材の表面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高くした場合は，外部環境からの水分などの影響をより受けにくくでき，水分による劣化を防止することができる。他方，フォトルミネセンス蛍光体を，発光素子からモールド部材等の表面側に向かって分布濃度が高くなるように分布させると，外部環境からの水分の影響を受けやすいが発光素子からの発熱，照射強度などの影響をより少なくでき，フォトルミネセンス蛍光体の劣化を抑制することができる。このような，フォトルミネセンス蛍光体の分布は・・・発光ダイオードの使用条件などを考慮して・・・設定される。」（【００４８】）
「（実施例１０）
・・・フォトルミネセンス蛍光体は，一般式Ｙ３（Ａｌ０．５Ｇａ０．５）５Ｏ１２：Ｃｅで表される緑色系が発光可能な第１の蛍光体と一般式（Ｙ０．２Ｇｄ０．８）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅで表される赤色系が発光可能な第２の蛍光体とを・・・混合して用いた。・・・発光素子上に厚さ１２０μのフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部材を形成した。なお，このコーティング部材は，発光素子に近いほどフォトルミネセンス蛍光体の量が徐々に多くなるように形成した。」（【０１２７】～【０１２９】）ｂ上記ａによれば，本件再訂正発明におけるフォトルミネセンス蛍光体は，太陽光の約３０ないし４０倍の強度を有するＬＥＤチップからの光に対して耐光性及び耐熱性を有するため，ＬＥＤチップに近接して配置することを可能にしている一方，外部環境からの水分などの影響をより受けにくくし，水分による劣化を防止するためには，「フォトルミネセンス蛍光体の濃度が・・・コーティング樹脂の表面側から・・・ＬＥＤチップに向かって高くなって」いることを要するものと解される。そして，本件再訂正発明の構成要件Ｄも「前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており，」と記載されているだけであり，「徐々に」との記載はない。本件再訂正発明に対応した実施例１０においては，「発光素子に近いほどフォトルミネセンス蛍光体の量が徐々に多くなるように形成した」との記載があるけれども，構成要件Ｄは前記のとおり「徐々に」とは記載されていないこと，及び，本件再訂正発明におけるフォトルミネセンス蛍光体の上記濃度分布の意義を踏まえれば，構成要件Ｄの解釈に際し，濃度変化の起点を表面側に限定したり，濃度変化の態様を「徐々に高くなる」場合に限定する必要はないものと解される。
(ｳ)認定事実
証拠（甲２７ないし４１，６２，６３，１１２ないし１２０，乙１４，２２，３２，３３，５４）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ａ控訴人各製品等
控訴人各製品は，ＬＥＤパッケージであり，控訴人製品１は「ＧＴ３５２８／Ｘ２Ｃ－ＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ／２Ｔ」であり，控訴人製品２は「６１－２３８／ＸＫ２Ｃ－ＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ／ＥＴ」である（ただし，上記Ｘには任意のアルファベット又は数字が入る。）。
控訴人製品１のデータシート（甲１１２）には，作成時期，改訂回数に関し，それぞれ，「Ｐｒｅｐａｒｅｄｄａｔｅ：０９－Ａｐｒ.－２０１０」（平成２２年４月９日），「Ｒｅｖ.３」（改訂３版）と記載されている。また，製品の型番に関し，「ＧＴ３５２８／Ｘ２Ｃ－ＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ／２Ｔ」と記載され（以下，「／Ｘ２Ｃ－ＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ／２Ｔ」を「枝番号」という。），各Ｘがいかなる指標を意味するのかについても記載されている。さらに，枝番号が異なる１２種類の型番と，全ての型番に共通するＬＥＤパッケージの上面図や側面図等が記載されている。控訴人製品２のデータシート（甲１１３）には，作成時期，公開時期，改訂回数に関し，それぞれ，「Ｐｒｅｐａｒｅｄｄａｔｅ：２５－Ｊｕｎｅ－２０１０」（平成２２年６月２５日），「ＲｅｌｅａｓｅＤａｔｅ:２０１０－０７－０２」（平成２２年７月２日），「Ｒｅｖ.１」及び「Ｒｅｖｉｓｉｏｎ:１」（改訂１版）と記載されている。また，製品の型番に関し，「６１－２３８／ＸＫ２Ｃ－ＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ／ＥＴ」と記載され（以下，「／ＸＫ２Ｃ－ＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ／ＥＴ」を控訴人製品１と同様に「枝番号」という。），各Ｘがいかなる指標を意味するのかについても記載されている。さらに，枝番号が異なる１３種類の型番と，全ての型番に共通するＬＥＤパッケージの上面図や側面図等が記載されている。
ｂ控訴人分析品


分析結果報告書（甲２９）には，控訴人分析品について，分析対象の白色光系ＬＥＤの型番として「ＧＴ３５２８」（控訴人製品１の型番）及び「６１－２３８」（控訴人製品２の型番）が記載されている。しかし，いずれの型番についても枝番号は記載されておらず，また，控訴人分析品の入手時期，入手先，入手手段等についても記載されていない。さらに，平成２５年３月８日付け分析報告書（甲６４）にも，同様に，分析対象の白色光系ＬＥＤの型番として「ＧＴ３５２８」及び「６１－２３８」が記載されているものの，いずれの型番についても枝番号は記載されておらず，また，控訴人分析品の入手時期，入手先，入手手段等についても記載されていない。控訴人が控訴人製品１であると主張する製品（控訴人分析品１）について，控訴人がフォトルミネセンス蛍光体の分布状況を分析した結果は，コーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって「高，高，低，高，低，高，高，低」という濃度分布であった。
控訴人が控訴人製品２であると主張する製品（控訴人分析品２）について，控訴人がフォトルミネセンス蛍光体の分布状況を分析した結果は，コーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって「高，低，高，低，低，高，低，高」という濃度分布であった。
控訴人は，控訴人分析品に加えて，平成２６年７月及び８月に枝番号の異なる４種類の「ＧＴ３５２８」シリーズのＬＥＤパッケージを，同年８月に１種類の「６１－２３８」シリーズのＬＥＤパッケージをいずれも「ＭｏｕｓｅｒＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」から購入しており（甲１１５～１１７），さらに，平成２６年７月に枝番号の異なる２種類の「６１－２３８」シリーズのＬＥＤパッケージを「Ｄｉｇｉ－ｋｅｙＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」から購入した（甲１１９，１２０）。
ｃ被控訴人分析品
平成２３年９月２６日付け分析結果報告書（甲２７）には，被控訴人分析品について，分析対象の白色系に発光するＬＥＤパッケージの型番として枝番号も含めた「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」が記載されており，同日付け分析結果報告書（甲２８）には，分析対象の白色系に発光するＬＥＤパッケージの型番として枝番号も含めた「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」が記載されている。
チップワンストップは，そのウェブサイトにおいて，型番を「ＧＴ３５２８」とする控訴人製のＬＥＤパッケージの販売の申出をしており，被控訴人は，平成２３年５月頃，上記２種類のＬＥＤパッケージ（被控訴人分析品）を，いずれもチップワンストップのウェブサイト（通販サイト）を通じて入手した。チップワンストップは，日本半導体商社協会（ＤＡＦＳ）に加入している半導体商社であるところ，控訴人からの問い合わせに対し，平成２５年２月１２日付け「平成２５年１月１８日付通知書に対するご回答の件」（甲６３）により，「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」のＬＥＤパッケージは正規品と聞いている旨回答している。被控訴人は，被控訴人分析品２と同じ型番の「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」を，米国の電子部品通販業者の「Ｄｉｇｉ－ｋｅｙ」から１００個購入し，さらに，ドイツの弁護士事務所に８００個購入依頼したもののうち２０個を入手して，比較したところ，上記型番のＬＥＤパッケージは全て同一の形状をしていた。
被控訴人分析品について，被控訴人がフォトルミネセンス蛍光体の分布状況を分析した結果は，蛍光体の濃度がコーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって低くなることはなく，ＬＥＤチップの表面付近で集中して高くなっていた。
ｄ外観
控訴人分析品と被控訴人分析品は，その外観が異なっている。
(ｴ)控訴人各製品の構成要件Ｄの充足性
ａ前記(ｲ)によれば，構成要件Ｄの「フォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって」との記載は，蛍光体の濃度が，コーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなっていくことを意味するのであり，濃度変化の起点を表面側に限定したり，濃度変化の態様を「徐々に高くなる」ものに限定して解釈する必要はないと解される。しかし，前記(ｳ)によれば，控訴人の分析における控訴人分析品の濃度分布は，「蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって」との構成を具備しないものであるのに対し，被控訴人の分析における被控訴人分析品の濃度分布は，上記構成を具備するものである。そして，控訴人分析品と被控訴人分析品の外観が異なることからすると，これらの少なくとも一方は控訴人各製品ではない可能性があると認められる。


ｂ控訴人及び被控訴人は，それぞれ相手方の分析品の形状がデータシート（甲１１２，１１３）に記載の側面図と異なる旨主張する。まず，控訴人分析品（甲２９）については，控訴人製品１のＧＴ３５２８シリーズとされるサンプルＡの断面研磨後の写真（図Ａ－２）と，ＧＴ３５２８シリーズのデータシート（甲１１２）の４頁に赤枠囲みされた側面図とを比較すると，底部や側部の形状等の点で両者は異なる。また，控訴人製品２の６１－２３８シリーズとされるサンプルＢの断面研磨後の写真（図Ｂ－２）と，６１－２３８シリーズのデータシート（甲１１３）の４頁に赤枠囲みされた側面図とを比較すると，両者は，底部や側部の形状等の点で異なる。次に，被控訴人分析品については，控訴人製品１とされる「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」の断面研磨後の写真（甲２８，図２（１）－７）と，ＧＴ３５２８シリーズのデータシート（甲１１２）の４頁に赤枠囲みされた側面図とを比較すると，底部や側部の形状等の点で両者は異なる。また，控訴人製品２とされる「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」の断面研磨後の写真（甲２７，図２（１）－７）と，６１－２３８シリーズのデータシート（甲１１３）の４頁に赤枠囲みされた側面図とを比較すると，両者は，底部や側部の形状等の点で異なる。
このように，控訴人各製品であると主張されている控訴人分析品及び被控訴人分析品の側面断面図は，いずれもデータシートに記載された側面図とは異なっているけれども，データシートの作成日が，控訴人及び被控訴人による分析結果報告書の作成時期より１年以上前であること，データシートは改訂を前提とするものであることなどを考慮すると，データシートに記載された側面図は，控訴人分析品及び被控訴人分析品が入手された時期における控訴人各製品の側面図を正しく表現したものではない可能性があるといわざるを得ない。したがって，データシートに記載された図面との異同を根拠にして，控訴人分析品及び被控訴人分析品のいずれが控訴人各製品に該当するか否かを判断することはできない。ｃ他方で，控訴人は，上記データシートの他に，控訴人各製品の製造業者でありながら，控訴人分析品が控訴人製品であること又は被控訴人分析品が控訴人製品でないことを裏付けるに足りる設計図面，製造記録などの客観的証拠を提出していないし，また，控訴人による分析が被控訴人による分析よりも信用性が高いことを窺わせる事情は見当たらない。
したがって，控訴人分析品が控訴人各製品であると直ちに認めることはできない。これに対し，被控訴人分析品は，半導体取引の専門業者によって控訴人の正規品として取り扱われていたものであることは前記認定のとおりであるから，被控訴人分析品を控訴人各製品ではないとする理由はなく，これを控訴人各製品であると認めるのが相当である。
そして，前記(ｲ)のとおり，構成要件Ｄの解釈に際し，濃度変化の起点を表面側に限定したり，濃度変化の態様を「徐々に高くなる」場合に限定する必要はないと解されるから，前記の被控訴人分析品におけるフォトルミネセンス蛍光体の分布状況の分析結果によれば，控訴人各製品が本件再訂正発明の構成要件Ｄを充足するものと認められる。
ｄ控訴人は，控訴人分析品の外観は，控訴人追加購入品の外観と同一であるのに対し，被控訴人分析品の外観とは異なるから，控訴人分析品に基づく分析結果が正しい旨主張する。
しかし，前記認定のとおり，控訴人が控訴人追加購入品を入手した時期は，平成２６年７月及び８月であるのに対し，被控訴人が被控訴人分析品を入手した時期は，その旨が記載された陳述書（乙５４）の作成日である平成２５年５月１７日以前であると認められるから，両者の入手時期には少なくとも１年以上の開きがあり，この間に，控訴人各製品の外観が変更された可能性があることは否定することができない。そうすると，控訴人分析品及び被控訴人分析品と控訴人追加購入品の外観の異同を根拠として，いずれかが控訴人各製品に該当するのかを判断することは困難であるといわざるを得ない。したがって，控訴人の上記主張は，被控訴人分析品が控訴人各製品であるとの認定を左右するものではないから，採用することができない。ｅ以上によれば，控訴人各製品が本件再訂正発明の構成要件Ｄを充足するものと認められる。
ウ構成要件Ｂ及びＥについて
控訴人は，本件再訂正発明の互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体（構成要件Ｅ）は同じ「第２の光」（構成要件Ｂ）を発しなければならないのに対し，控訴人各製品は互いに組成の異なるフォトルミネセンス蛍光体が異なる光を発しているから，構成要件Ｂ及びＥを充足しないと主張する。本件再訂正発明の構成要件Ｂは，特許請求の範囲の記載によれば，ＬＥＤチップから発せられた光を「第１の光」とし，その光がフォトルミネセンス蛍光体に吸収され，波長変換されて「第１の光」と異なる波長となったものを「第２の光」と呼んでいると解されるのであり，第２の光の波長，強度等を限定する趣旨の記載はない。他方，特許請求の範囲の記載上，本件再訂正発明におけるフォトルミネセンス蛍光体は「互いに組成の異なる２種以上」であることが規定されており（構成要件Ｅ），異なる蛍光体によって波長変換されることにより波長等が異なる光が「第２の光」として生じることが想定されているとみることができる。また，組成の異なるフォトルミネセンス蛍光体が発する光の波長が異なることが通常であることに鑑みれば，互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体が用いられる本件再訂正発明において，「第２の光」同士の波長が一致することまでが予定されていないことは，当然のことと認められる。


そして，控訴人各製品は，少なくとも，ＹＡＧ系蛍光体におけるＣｅ及びＧａの含有量について，それぞれ，重量比で約１．３倍，約１．５倍の差があり，いずれも，組成の異なる２種類のＹＡＧ系蛍光体を有していると認められる。控訴人製品１に関し，ＹＡＧ系蛍光体における付活剤であるＣｅの含有量が異なっていても発する光の波長が異なることが知られていたことであるから（乙７６），控訴人製品１に用いられたＣｅの重量比で約１．３倍の差がある２種類のＹＡＧ系蛍光体が発する光の波長は異なるものと認められ，また，控訴人製品２に用いられたＧａの重量比で約１．５倍の差がある２種類のＹＡＧ系蛍光体についても，本件再訂正後明細書に「ガーネット構造を有するＹＡＧ系蛍光体の組成の内，Ａｌの一部をＧａで置換することで，発光波長が，短波長側にシフトする」（【００５１】）と記載されているように，それぞれの蛍光体が発する光の波長は異なるものと認められる。以上によれば，控訴人各製品のいずれにおいても，互いに組成の異なる２種類のフォトルミネセンス蛍光体が発する光の波長は異なるものの，いずれの光も構成要件Ｂにいう「第２の光」に相当するといえるから，控訴人各製品が本件再訂正発明の構成要件Ｂを充足するものと認められる。控訴人の上記主張は採用することができない。
エ構成要件Ｅ及びＦ’について
控訴人は，①控訴人各製品では，いずれも１種類のＹＡＧ系蛍光体のみを用いており，他にＹＡＧ系蛍光体は用いていないこと（ただし，ＹＡＧ系蛍光体ではない蛍光体は添加されている），一例として，②控訴人製品１に関し，被控訴人分析品１と同一型番である「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」の平成２２年１１月２日付けワークシート（甲１５７・別紙１）によれば，上記型番には，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また，③控訴人製品２に関し，被控訴人分析品２と同一型番である「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」の平成２３年３月７日付けワークシート（甲１５７・別紙２）によれば，上記型番には，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また，控訴人は，本件蛍光体１及び２をＸ線回折法により組成分析したところ，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件蛍光体１及び２の組成分析手段として用いられたＸ線回折法について，被控訴人も採用しているように（甲１７０，１７１），蛍光体の組成の同定が可能な分析手段であり，試験報告書（甲１５８，１６０）の分析結果は，被控訴人による分析結果（乙３２，３３）ともほぼ一致することなどを，上記主張の根拠として主張している。
そこで，以下，控訴人各製品が，本件再訂正発明の構成要件Ｅ及びＦ’を充足するか否かについて判断する（なお，「ＹＡＧ系蛍光体」とは，ＹＡＧ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）と呼ばれるイットリウム（Ｙ）とアルミニウム（Ａｌ）の複合酸化物（Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２）からなるガーネット構造の結晶と同一の結晶構造を有する蛍光体のことをいうものと解される。そして，フォトルミネセンスは，物質が光を吸収した後，光を再放出する過程を意味し，「ＹＡＧ系蛍光体」もＬＥＤチップからの光を吸収して光を再放出するものであるから，「ＹＡＧ系蛍光体」は，本件再訂正発明の構成要件Ｆ’における「ガーネット系フォトルミネセンス蛍光体」であると認められる（争いがない。）。）。
(ｱ)証拠（甲１５７ないし１６０，１６８，１６９，乙７３ないし７５）及び弁論の全趣旨によれば，蛍光体分析結果について，以下の事実が認められる。ａ控訴人による本件蛍光体１及び２の分析結果について(a)控訴人は，本件蛍光体１について，第三者の分析機関に分析を依頼した（甲１５８）。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ｂ被控訴人による被控訴人分析品に用いられたＹＡＧ系蛍光体の分析結果につ
いて


(a)被控訴人は，控訴人製品１の一つとして，分析対象とした被控訴人分析品１「ＧＴ３５２８／Ｑ２Ｃ－Ｂ５０６３２Ｃ４ＣＢ２／２Ｔ」（乙３２）に含まれるＹＡＧ系蛍光体についてＥＰＭＡ装置を用いて分析した（乙７３）。これによると，被控訴人分析品１のＹＡＧ系蛍光体であるＡの粒子とＢの粒子におけるＣｅの信号強度において，Ａの粒子は緑色，Ｂの粒子は赤色に表示された。信号強度は，赤，黄，緑，青，黒の順に弱くなることから，被控訴人分析品１のＡの粒子はＢの粒子よりも信号強度が弱く，Ｃｅの信号強度について，Ｂの粒子はＡの粒子の約１．３倍であったことが認められる（乙７５）。
(b)被控訴人は，控訴人製品２の一つとして，分析対象とした被控訴人分析品２「６１－２３８／ＱＫ２Ｃ－Ｂ４５５６２ＦＡＧＢ２／ＥＴ」（乙３３）に含まれるＹＡＧ系蛍光体について同様にＥＰＭＡ装置を用いて分析した（乙７４）。これによると，被控訴人分析品２のＹＡＧ系蛍光体であるＡの粒子とＢの粒子におけるＧａの信号強度において，Ａの粒子は緑色，Ｂの粒子は黄色に表示され，他方，Ａｌの信号強度においては，Ａの粒子は赤色，Ｂの粒子は黄色に表示された。信号強度は，赤，黄，緑，青，黒の順に弱くなることから，被控訴人分析品２のＧａについては，Ａの粒子はＢの粒子よりもＧａの信号強度が弱いことからＧａの含有量が少なく，他方，Ａｌについては，Ａの粒子はＢの粒子よりもＡｌの信号強度が強くＡｌの含有量が多いこと，さらに，Ｇａの信号強度について，Ｂの粒子はＡの粒子の約１．５倍であったことが認められる（乙７５）。
(c)被控訴人によるＥＰＭＡ分析（乙７３，７４）は，電子線を対象物に照射し，発生する特性Ｘ線の波長と強度から構成元素を分析する高感度の手法であり，細く絞った電子線を試料に照射することで局所的な組成分析が可能である。また，Ａ，Ｂの粒子について，一部分の信号強度を比較したものではなく，各粒子あたり少なくとも１００箇所以上の信号強度を比較した網羅的なものであった。
(ｲ)判断
ａ被控訴人分析品   1及び２と同一型番の製品について，控訴人が提出したワークシート（甲１５７・別紙１，２）の「原料品名（ＭａｔｅｒｉａｌＮａｍｅ）」の記載によれば，本件蛍光体１及び２について，実際に用いられたＹＡＧ系蛍光体はそれぞれ１種類であると推認することができること，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●などに照らすと，控訴人が控訴人各製品の製造に際し，複数種類のＹＡＧ系蛍光体を意図的に用いたとまでは認めることができない。しかし，構成要件Ｅ及びＦ’の充足性は，実際の控訴人各製品に含まれるＹＡＧ系蛍光体が有意に２種類以上であると認められるか否かによるのであり，控訴人が控訴人各製品の製造に際し，複数種類のＹＡＧ系蛍光体を意図的に用いたとまではいえないことのみをもって直ちに控訴人各製品が構成要件Ｅ及びＦ’を充足しないということはできない。ｂ前記(ｱ)によれば，控訴人及び被控訴人は，それぞれ異なる組成分析手段を用いてＹＡＧ系蛍光体の組成を分析し，結果として異なる分析結果を得ていることが認められるから，それぞれが組成分析手段として用いたＸ線回折法とＥＰＭＡ分析について，まず，検討する。
(a)Ｘ線回折法に関し，「化学大辞典１」（共立出版株式会社，乙８９）の「Ｘ線回折分析法」の項（９２３頁）には，「適用範囲」として「目的物質は当然結晶性固体に限られる。少量の不純物や混合物は回折線を与えないので一般に微量分析にはあまり適せず，普通５～１０％の含有率が必要である。」との記載がある。(b)ＥＰＭＡ分析に関し，「電子プローブ・マイクロアナライザー」（日本表面科学会編，丸善株式会社，乙９０，甲１７４）には，以下の記載がある。
「２ＥＰＭＡ法
２・１ＥＰＭＡでできること
ＥＰＭＡでできることの基本は元素分析である。分析しようとする試料表面上の任意，あるいは特定の場所に存在している元素の定性・定量分析，すなわち，目的とする分析場所（μｍオーダー）にどのような元素（４Ｂｅ～９２Ｕの構成）が，どのような割合（０．００１ｗｔ％以上）で存在しているのかを知ることができる。その分析方法として，点分析，線分析，面分析（広域カラーマッピング含む）があり，いずれも，それぞれの最小分析（情報）領域は１μｍ３である（たとえサブミクロンの大きさの電子線を照射しても，発生する特性Ｘ線の最小領域は１μｍ３である）。そのため，ＥＰＭＡの呼称は表面組成分析とは別に，微小部分析，局所分析とも呼ばれている。以下にＥＰＭＡの能力を具体的に並べてみると，
①固体試料表面の４Ｂｅ以上の元素の定性分析
②最小１μｍから最大２００μｍ領域（深さ１μｍ）の平均組成分析（精度のよい定量分析，点分析）
③最小１０μｍから最大数ｃｍ領域（深さ１μｍ）の元素分布分析（特性Ｘ線像（面分析，広域カラーマッピング））
④最小数μｍから最大数ｃｍオーダーのある線上（線幅１～２００μｍ，深さ１μｍ）の指定元素の分布分析（線分析）