（４）一般的な実施料率との関係等
平成４年度ないし平成１０年度における「プラスチック製品」に関する実施料率の平均は３.９％である。これは，一般的なプラスチック製品について正常なライセンス契約に基づく実施であることを前提としたものであり，個別具体的な事情を捨象したものである。
前述した事情によると，正常なライセンス契約の場合に想定される実施料率よりも大幅に高い実施料率が認定されるべきである。
【被告の主張】
実施料率は，本件特許発明と同一の技術分類に属する特許権の一般的な実施料率を踏まえた上，本件特許発明の技術的価値の高低，原告と被告の従前の関係が友好的なものであったか又は敵対的なものであったか及び原告における実施余力の存否等の事情を総合的に考慮して定められるべきである。以下の事情からすれば，実施料率は同一の技術分類に属する特許権の一般的な実施料率のうち最も低い０５％とするのが相当である。なお，法１０２条３項の「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」は，

売上額に寄与率及び実施料率を乗じた金額とすべきである。
（１）一般的な実施料率
本件特許の国際特許分類は，「物品または材料の保管または輸送用の容器」及び「プラスチックの成形または接合；可塑状態の物質の成形一般；成形品の後処理」である。
前者の実施料は，平均で３.７％，最小値０.５％，最大値６.５％であり，後者の実施料は，平均で３.４％，最小値０.５％，最大値９.５％である。
（２）本件特許発明の有用性
前記１２【被告の主張】(４)のとおり，本件特許発明の技術的価値（有用性）は極めて低い。
（３）原告と被告の従前の関係
原告と被告は，これまで敵対的な関係にはなく，むしろ友好的な関係にあったから，実施料率を算定するに当たっても，この点が考慮されるべきである。
（４）原告の実施余力の不存在
前記１１【被告の主張】(１)のとおり，原告には実施余力がなかった。１５争点４－１（内製品に関し，被告が受けた利益の額）について
【原告の主張】
以下のとおり，被告が，内製品の製造販売により受けた利益の額は，合計１億００９１万９１７２円である。
（１）売上額
前記第２の１(４)のとおり，被告製品のうち内製品の販売数は合計●●●●●●●●個であり，売上額は，合計１億７６４７万８１５４円である。
（２）経費額
後記【被告の主張】(２)の経費のうち，(ア)ないし(エ)及び(サ)のみ経費として控除すべきである。
その余の費用のうち(オ)，(キ)，(コ)，(シ)，(ス)及び(セ)は，いずれも

変動経費ではない。
(カ)，(ク)及び(ケ)の各費用も，その全体が侵害品を製造するための経費として算入することができる理由が不明であるから，いずれも変動経費として控除すべきではない。
そうすると，控除すべき経費額は合計７５５５万８９８２円である。
（３）限界利益
被告製品のうち内製品に係る限界利益は，前記(１)の売上額（１億７６４７万８１５４円）から前記(２)の経費（７５５５万８９８２円）を控除した１億００９１万９１７２円（利益率５７.１９％）である。
【被告の主張】
以下のとおり，被告が，内製品の製造販売により受けた利益の額は，合計８８１５万９２３６円にすぎない。
（１）売上額
前記【原告の主張】(１)のとおりである。
（２）経費額
被告製品を対象とする事業部全体の売上額は合計２７億６７９８万６８１７円であり，このうち内製品の占める割合は０．０６３７５６８６２である。〔計算式〕÷7≒したがって，内製品の製造販売に要した金額が不明の経費については，事業部全体の経費に０．０６３７５６８６２を乗じた金額とするのが相当である。
これを前提として各費目について計算すると，以下のとおり，合計８８３１万８９１８円（判決注：８８３１万８９１５円の違算と思われる。）である。ア荷造費          １６万６１４７円〔計算式〕×イ運送費        １５１５万３７００円

ウ荷造費          ６０４万９７５９円エ原料費        ５３６５万４６３０円オ賃借料            ２３万１５３９円〔計算式〕×＝カ支払電力料          ４万８７７３円〔計算式〕×＝キ賃借料          ２７４万７１６９円〔計算式〕×＝
ク支払電力料      ７４３万３１６２円
〔計算式〕×＝ケガス水道料        １６万９１７８円〔計算式〕×＝コ広告費            １７万３１２５円サ消耗品費          ５３万４７４６円〔計算式〕×＝シ火災保険料          ２万７４４７円〔計算式〕×＝ス販売手数料          ４万９９３５円〔計算式〕×＝セ消耗品費        １８７万９６０５円〔計算式〕×＝
（３）限界利益


被告製品のうち内製品に係る限界利益は，前記(１)の売上額（１億７６４７万８１５４円）から前記(２)の経費（８８３１万８９１８円）を控除した８８１５万９２３６円（利益率４９.９５％）である。１６争点５（弁護士費用に関する損害賠償請求等）について

【原告の主張】
弁護士費用は，ＯＥＭ供給品と内製品に関する損害額を合計した額の１割が相当であり，具体的には以下のとおりである。
（１）ＯＥＭ供給品について，法１０２条１項に基づき損害を算定した場合ＯＥＭ供給品について，法１０２条１項に基づき損害を算定すると，８７９８万０８８７円である。
〔計算式〕●●●●●●●●●×●●●●●＝前記１５【原告の主張】のとおり，内製品に関する損害額は，１億００９１万９１７２円である。
したがって，弁護士費用は，これらを合計した額の約１割である１８００万円が相当である。
（２）ＯＥＭ供給品について，同条２項に基づき損害を算定した場合ＯＥＭ供給品について，法１０２条２項に基づき損害を算定した場合，損害合計額は，被告製品の売上額合計４億１８７５万１８４７円に利益率５７.１９％を乗じた２億３９０８万３７３２である。
〔計算式〕×≒したがって，弁護士費用は，これらを合計した額の約１割である２３００万円が相当である。
（３）ＯＥＭ供給品について，同条３項に基づき損害を算定した場合ＯＥＭ供給品について，法１０２条３項に基づき損害を算定すると，１９３２万５８７９円である。
〔計算式〕×≒前記(１)のとおり，内製品に関する損害額は，１億００９１万９１７２円である。
したがって，弁護士費用は，これらを合計した額の約１割である１２００万円が相当である。

【被告の主張】
否認又は争う。
第４当裁判所の判断
被告製品は，本件特許発明の各構成要件をいずれも充足し，その技術的範囲に属するものである。また，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであるとは認めることができない。
したがって，本件訴えのうち被告製品の製造，販売等の差止め及び同製品等の廃棄を求める部分には理由があり，損害賠償請求については主文の限度で理由があり，その余の部分には理由がない。
以下，詳述する。
１争点１－１（構成要件Ａ－４の充足性）について以下のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ａ－４を充足する。
（１）構成要件Ａ－４の「薄肉」の意義
ア【特許請求の範囲】の記載
前提事実(３)のとおり，構成要件Ａ－４は，「且つ，他方の折り込み体に，前記補強リブの近傍位置で，該補強リブに沿って折り畳み用の薄肉の突条を外側に向けて形成し，前記他方の折り込み体を前記基体の内側へ折り畳み可能に構成した軟質プラスチック容器に於いて，」というものである。
この構成要件の文言によれば，①「薄肉」は，「突条」にかかる形容詞であり，その構成を特定するものであること，②「突条」は，「折り畳み用」のものであり，「補強リブの近傍位置で，該補強リブに沿って」「外側に向けて形成」されるものであることが認められる。
「薄肉」の文言からすれば，「突条」の厚みは，少なくとも他のいずれかの部位と対比して「薄い」ものをいうと解されるものの，対比の対象は必ずしも一義的に明らかではない。

したがって，「薄肉」の意義を検討するに当たっては，本件明細書の記載も斟酌して検討する必要がある。
イ本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載
(ア)本件明細書には，以下の記載がある。
「【従来の技術】（略）
【０００５】
▲２▼また，突条は，上記折り込み体の折り込みに際して，特定の箇所，即ち補強リブの近傍において容易に行い得るようにするために，局所的に強度を弱めるように薄肉に形成されている。」
「【発明が解決しようとする課題】（略）
【０００７】
このピンホール発生は，平坦な容器側面よりも，この平坦側面から突起した突条（折り曲げを容易にするために形成）の頂部がケース内壁と接触し易いので，この部分に発生し易い。特に，この突条は，折り畳みを確実に行い易くするために薄肉に形成されているので，僅かな強い摺接が数回繰り返される程度で容易に磨滅し，或いは損傷してしまう。」
「【００３２】
【発明の効果】
本発明にかかる軟質プラスチック容器によれば，次の如き優れた効果を奏するものである。
▲１▼軟質プラスチックによる折り畳み自在の便利な容器でありながら，その折り畳みに必要とする補強リブを，やはりその折り畳みに必要である薄肉の突条の頂部乃至側面を積極的に被覆するよう構成することによって，容器本体，特に補強リブ近傍に波みうち（皺）が発生する事態（成形に起因する局所的厚みムラ，歪み及び折り畳み状態
での積み重ね荷重等による）が生じても，突条の頂部乃至側面が収納ケースの内壁或いは他物に直接摺接或いは衝突するのを回避でき，以て，突条の頂部乃至側面にピンホールが開けられるのを防止し，ピンホールによる漏れを未然に防止できるのである。」
(イ)前記(ア)によれば，本件特許発明における「突条」の構成は，従来の技術における構成と何ら異なるものではなく，「折り込み体の折り込みに際して，特定の箇所，即ち補強リブの近傍において容易に行い得るようにするために，局所的に強度を弱めるように薄肉に形成されている。」ものであることが認められる。
そうすると，「薄肉」とは，①「折り込み体を基体に織り込むことを可能とする程度の厚み」であること，②「局所的に強度を弱めるように」構成されているものであるから，近接する部位よりも薄く形成されることをいうものと解される。
なお，被告は，前記(ア)の段落【０００７】の記載からすれば，「薄肉」とは，平坦な容器側面のような他の部位の厚みよりも突条の厚みが薄いことをいう旨主張する。


しかしながら，上記記載のうち前段は，平坦な容器側面よりも突条の頂部がケース内壁に接触しやすいため，その部分にピンホールが発生しやすいことを記載しているにすぎず，平坦な容器側面よりも突条が「薄肉」（厚みが薄い）であるため，ピンホールが発生しやすいとまで記載しているわけではない。後段も「折り畳みを確実に行いやすくするために薄肉に形成されている」と記載されているのみで，平坦な容器側面の厚みとは何ら対比をしていない。
そもそも「薄肉」の技術的意義は，「折り畳みを確実に行いやすくする」ことにあるところ，平坦な容器側面など他の部位で折り畳みがされることは全く予定されていないのであって，そのような折り込みと関係しな

い他の部位と対比して強度を弱めるように薄く形成することは全く無意味である。
上記被告の主張は，採用できない。
ウ小括
前記ア及びイによれば，構成要件Ａ－４の「薄肉」とは，①「折り込み体を基体に織り込むことを可能とする程度の厚み」であり，②「近接する部位よりも薄い」ものをいうと解される。
（２）被告製品の構成及び構成要件Ａ－４の充足性について被告製品の構成が「薄肉」を除いた構成要件Ａ－４の文言を充足することは，当事者間で争いがない。
そして，構成要件Ａ－４の「突条」に当たる被告製品の折り畳み溝部の厚みは，平均０.４８ないし０.４９㎜であるのに対し，折り畳み溝部の近傍付近では，パーティング部（補強リブ）側の厚みが平均０.５８ないし０.６２㎜，折り畳み溝部を挟んだ反対側の厚みが平均０.５５ないし０.５６㎜であることが認められる（甲１１）。
これに対し，被告は，被告製品の折り畳み溝部の厚みと溝部に近傍する部位を含む他の部位の厚みを測定した報告書（乙２，７）を提出しているが，上記報告書における測定点は明確とはいえない。また，原告は，ブロー成形という被告製品の製造方法自体からして，折り畳み溝部の厚みが測定点に近傍する部位の厚みより厚くなることはない旨主張しているところ，被告は，この点に関する反論もしていない。
これらのことからすれば，上記被告提出の書証を採用することはできない。そうすると，被告製品の折り畳み溝部の厚みは，その近傍する部位よりも薄いことが認められるから，構成要件Ａ－４のうち「薄肉」の文言を充足する。
よって，被告製品は，構成要件Ａ－４を充足する。

２争点１－２（構成要件Ｂの充足性）について
以下のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ｂを充足する。
（１）構成要件Ｂの「被覆する」の意義
ア【特許請求の範囲】の記載に基づく解釈
前提事実(３)のとおり，構成要件Ｂは，「前記補強リブを，前記折り込み体の充填拡張時には前記突条の頂部を被覆するように変形し，」というものである。
これは，充填拡張時における補強リブの構成を特定したものであるところ，「被覆」とは，一般に，「おおいかぶせること」を意味するから，少なくとも充填拡張時において，補強リブが突条の側に傾斜している必要があると解される。
他方で，上記構成要件が機能的に表現されていることもあり，補強リブの長さ及び高さの程度については必ずしも一義的に明確ではない。したがって，この点についても，本件明細書の記載を斟酌して検討する必要がある。
イ本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載
(ア)本件明細書には以下の記載がある。
「【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
この種の軟質プラスチック容器は，折り畳んで多数を重ね合わせ，段ボール等へ入れて搬送したり，また，個々をケース（段ボール等）に収容して内容物を充填して搬送したりする時に，ケース内壁と擦れたり，取り扱いに際して他物と衝突したりしたときに，その箇所に孔（ピンホール）が開いてしまうことが多々発生した。
【０００７】
このピンホール発生は，平坦な容器側面よりも，この平坦側面から突

起した突条（折り曲げを容易にするために形成）の頂部がケース内壁と接触し易いので，この部分に発生し易い。特に，この突条は，折り畳みを確実に行い易くするために薄肉に形成されているので，僅かな強い摺接が数回繰り返される程度で容易に磨滅し，或いは損傷してしまう。
ただ，図１２に示すように，容器本体１に内容物を充填しているときには，上述した補強リブ３が突条４と平行して突出しているので，この補強リブ３が先にケース内壁Ｃ１に接当することで，前記突条４の頂部４ａの接触を回避できるが，搬送に際してのケースＣの積み重ね等の外圧によって強い接触が生じると，図１３に示す如く，補強リブ３の先端がへたり，突条４が直接にケース内壁Ｃ１に接当する事態が発生し，ピンホールが発生し易くなる。」
「【０００９】
こうした現象は，上述した容器本体１に内容物を充填した場合でも発生することがある。例えば，容器本体に満杯状態に充填しない時に上部に空間が形成される場合や，使用によって上部に空間が形成される場合に，軟質プラスチック容器であるが故に，上記補強リブ３を含む局所に皺が寄ったり，歪に変形したりする状態が生じ，その結果，前述の折り畳み状態の場合と同じような突条４の頂部４ａがケース内壁Ｃ１等と接触し，ピンホールが発生するのである。
【００１０】
本発明は，かかる従来技術の問題点に鑑み，内容物の充填時は勿論のこと，折り畳み搬送時においても，軟質プラスチック容器の折り曲げ用の突条の頂部にピンホールが出来ないようにして，充填物の漏れのない搬送，取り扱いが行い得るようにすることを目的とする。」
「【発明の実施の形態】（略）

【００１９】
▲１▼容器本体１に内容物を充填した状態においては，図４に示す如く，補強リブ３が突条４の頂部４ａを被覆することになり，この状態で収容ケース内壁Ｃ１と接触する状態が発生しても，前記補強リブ３が収容ケース内壁Ｃ１に先に接触することになって，突条４の頂部４ａとケース内壁Ｃ１との直接接触を避けることが出来る。その結果，両者の相対移動（搬送時の揺れ等が原因）による摺接が生じても補強リブ３が磨滅しない限り突条４の頂部４ａが摩損することがなく，この薄肉の頂部４ａにピンホールが開くのを確実に防止できるのである。」
【図４】本発明にかかる第１実施例の軟質プラスチック容器の図１のＡ－Ａ拡大断面図である。
【図１２】従来技術を示す軟質プラスチック容器の要部の拡大断面図である。


(イ)前記(ア)によれば，構成要件Ｂは，個々の容器をケース（段ボール箱等）に収容して内容物を充填して搬送したりする時に，ケース内壁と擦れたり，取扱いに際して他物と衝突したりしたときに，その箇所に孔（ピンホール）が開いてしまうことを解決するための構成であることが認められる。
その具体的な解決原理は，ケース内壁と接触する状態が発生したときに，補強リブがケース内壁と先に接触し，突条の頂部とケース内壁とが直接接触するのを避けることにある。
そうすると，構成要件Ｂの「被覆する」とは，充填拡張時において，①補強リブが突条の側に傾斜する構成のものであること並びに②補強リブの長さ及び高さは，ケース内壁と接触する状態が発生したときに，補強リブがケース内壁と先に接触するものであり，突条の頂部とケース内壁とが直接接触するのを避けることをいうものと解される。(ウ)被告は，本件明細書に記載された実施例では補強リブの先端が突条の頂部を超えてその反対側に到達しているから，構成要件Ｂは，「補強リブがケース内壁等からの外力が加えられていない状態で，先端が突条の頂部を超えてその反対側に到達していること」をいう旨主張する。しかしながら，本件の【特許請求の範囲】について，実施例に記載された構成に限定する理由は見当たらず，上記被告の主張はそもそも失当である。
また，前記(イ)で検討したところから明らかなとおり，構成要件Ｂは，

充填拡張時において，ケース内壁と接触する状態が発生したとき，すなわち補強リブがケース内壁等からの外力を加えられた状態において，技術的意義を有する構成である。
したがって，ケース内壁等からの外力が加えられていない状態における構成を特定する意味はなく，上記被告の主張は，構成要件Ｂの技術的意義を無視するものであることからしても，採用することはできない。
ウ小括
前記ア及びイによれば，構成要件Ｂの「被覆する」とは，充填拡張時において，①補強リブが突条の側に傾斜する構成のものであること並びに②補強リブの長さ及び高さは，ケース内壁と接触する状態が発生したときに，補強リブがケース内壁と先に接触するものであり，突条の頂部とケース内壁とが直接接触するのを避けることをいうものと解される。（２）被告製品の構成及び構成要件Ｂの充足性について被告製品の構成が「容器本体に内容物が充填された状態において，補強リブが，突条の存する側に傾斜し，その先端縁が，容器本体に対し，突条の頂部より高く位置する。」ものであることは当事者間に争いがない。また，被告製品のパーティング部付け根から折り畳み溝部頂部までの長さは，平均３.６６ないし３.６８㎜であるのに対し，パーティング部の付け根から先端までの長さは，平均４.０３ないし４.０８㎜であり，いずれの測定点においても，後者が前者よりも長いことが認められる（甲１１）。これに対し，被告は，パーティング部の長さについて平均３.３６㎜であり，パーティング部の付け根から折り畳み溝部の頂部までの距離について平均３.５１㎜である旨記載した測定結果報告書（乙２）を提出している。しかしながら，同報告書は，パーティング部の付け根からパーティング部が折り畳み溝部の頂部と接触しうる部位までの長さしか測定しておらず，パーティング部の付け根から先端までの長さを測定していないから，構成要件Ｂの充足性

を検討するに当たっては意味がなく，採用することはできない。これらのことからすると，被告製品の補強リブの長さは，その付け根から突条の頂部ないしその近傍までの距離よりも長いことが認められる。よって，被告製品は，構成要件Ｂを充足する。
３争点１－３（構成要件Ｃの充足性）について
以下のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ｃを充足する。
（１）構成要件Ｃの「倒伏する」の意義
ア【特許請求の範囲】の記載に基づく解釈
前提事実(３)のとおり，構成要件Ｃは，「且つ，前記基体への折り込み時には，前記突条の側面の方に倒伏するように構成すると共に」というものである。
これは，基体への折り込み時における補強リブの構成について特定したものであるところ，「倒伏」とは，一般に「稲・麦・樹木などが台風や肥料のやりすぎで倒れること」をいうが，少なくとも補強リブが突条の側面の方に倒れる，すなわち傾斜する構成のものであると認めることができるものの，さらに，補強リブが突条の側面と接触する必要があるとまでは，直ちに読み取ることができない。
したがって，この点についても本件明細書の記載を斟酌して検討することとする。
イ本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載
(ア)前記２のとおり，本件特許発明は，「内容物の充填時は勿論のこと，折り畳み搬送時においても，軟質プラスチック容器の折り曲げ用の突条の頂部にピンホールが出来ないようにして，充填物の漏れのない搬送，取り扱いが行い得るようにすることを目的とする。」（段落【０００６】及び【００１０】）ものであり，本件明細書の記載からすれば，構成要件Ｃがこのような本件特許発明の解決しようとする課題を解決するために採

用されたことは明らかである。
さらに，本件明細書には，以下の記載がある。
「【０００８】
また，容器本体１を折り畳んで複数個重ね合わせてケースＣに収納して搬送する場合には，容器本体１の各所の成形厚み，特に補強リブ３を形成する合わせ部近辺（パーティングライン付近）の厚みが不均一（板状フィルムを素材とするブロー成形等の手段を用いるのだが，現状では技術的に容器全体の厚みが同じように成形でき難い）となったり，複数個の重ね合わせの位置ズレ，重ね合わせによる荷重等によって，前記補強リブ３を外側（波形）に折り曲げる状態が発生し，この際，図１３に示す如く，前記突条４の頂部４ａ及び側面４ｂが補強リブ３よりも外側に露出して，ケース内壁Ｃ１に直接に摺接する事態が発生し，これによってピンホールが出来てしまう問題がある。」
「【発明の実施の形態】（略）
【００２０】


▲２▼また，容器本体１が折り畳まれ，多数が重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，上述した成形厚みのムラ，局部的な残留応力の存在，積み重ね時のズレ等が原因で折り畳み線となる補強リブ３及び突条４の近辺に波みうち現象（皺）生じても，図５に示す如く，上記補強リブ３が突条４の側面４ｂの方に倒伏する構成であることと，補強リブ３が前記突条４の高さよりも高い長さＬを有することとによって，前記突条４が従来のように補強リブ３から離れて露出する状態になることがなく，この補強リブ３がケース内壁Ｃ１と摺接することになり，前記突条４の頂部４ａ及び側面４ｂは保護され，その結果，薄肉である突条４の頂部４ａが直接にケース内壁Ｃ１と接触し，摩損を生じてピンホールを形成するという事態を回避できるのである。」

【図５】本発明にかかる第１実施例の軟質プラスチック容器の図２のＢーＢ拡大断面図である。
【図１３】従来技術を示す軟質プラスチック容器の一作用状態を示す要部の拡大断面図である。
(イ)前記(ア)によれば，補強リブを「倒伏する」ことの技術的意義は，特に，容器本体が折り畳まれ，多数が重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，ケース内壁との擦れによるピンホールの発生を防ぐことにある。
そうすると，構成要件Ｃの充足が問題となるのは，折り畳まれ，多数

が重ねられてケースに収容された場合における全ての容器についてである。
したがって，構成要件Ｃは，折り畳まれた容器本体が多数重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，そのように収容された全ての容器本体とケース内壁とが接する面において，補強リブが突条の側面の方に倒伏するように構成されたものと解される。
(ウ)被告は，前記【図５（第１実施例）】の記載によれば，「倒伏する」とは，補強リブにケース内部からの外力が加わることで，外力が加わっていない自然状態から，突条の側面へ傾くように変形し，その結果，補強リブの側面が突条の頂部に接することで補強リブが突条によって支持される構成をいう旨主張する。
しかしながら，本件で【特許請求の範囲】を実施例に記載された構成に限定する理由は見当たらず，上記被告の主張はそもそも失当である。また，被告は，本件明細書の「ピンホール発生は，平坦な容器側面よりも，この平坦側面から突起した突条（折り曲げを容易にするために形成）の頂部がケース内壁と接触しやすいので，この部分に発生し易い。」旨の記載（前記段落【０００７】）からすれば，構成要件Ｃは，折り込み時においてケース内壁と突条とが対向する面のみに関する構成であるとも主張する。
しかしながら，上記明細書の記載は，単に，突条の頂部は平坦な容器側面よりもケース内壁と接触しやすいため，ピンホールが発生しやすいということを記載したものにすぎず，上記被告の主張するような意味には解釈することができない。また，上記被告の主張を前提とすると，容器が段ボール箱に多数重ねられて収容された状態において，ケース内壁との接触を防止することができるのは，一番下に重ねられた容器しかないことになるが，構成要件Ｃにおける上記構成をそのように限定する理

由は見当たらない。
したがって，上記被告の主張は採用することができない。
ウ小括
前記ア及びイによれば，構成要件Ｃの「倒伏する」とは，折り畳まれた容器本体が多数重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，そのように収容された全ての容器本体とケース内壁とが接する面において，補強リブが突条の側面の方に傾斜することをいうと解される。（２）被告製品の構成及び構成要件Ｃの充足性についてア証拠（甲５）によれば，被告製品は，折り畳まれた容器本体が多数重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，そのように収容された全ての容器本体とケース内壁とが接する面において，補強リブが突条の側面の方に傾斜する構成のものであることが認められる。前記２のとおり，被告製品のパーティング部が折り畳み溝部の側に傾斜して位置していることからしても，段ボールが押圧されれば，構造上，折り畳み溝部の側に倒れることは明らかである。
よって，被告製品は，構成要件Ｃを充足するものと認めることができる。イなお，被告は，被告製品のパーティング部について，折り込み時に折り畳み溝部とケース内壁とが対向する部位において，ケース内壁からの外力が加わることにより，折り畳み溝部と反対側に傾くように変形すると主張する（第３の３【被告の主張】(２)）。
しかし，被告製品が，被告の主張するような角度でケース内壁に接することを認める証拠はなく（むしろ，甲５によると，被告製品がケースに収納された状況は，被告が第３の３(２)で主張する状態より，左側に傾いているため，被告製品のパーティング部は，折り畳み溝部の方向に倒れることが認められる。），被告の主張を採用することはできない。
４争点１－４（構成要件Ｄの充足性）について

以下のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ｄを充足する。
（１）構成要件Ｄの意義について
前提事実(３)のとおり，構成要件Ｄは，「該補強リブの先端縁がその倒伏時に前記突条の頂部よりも高く位置する長さに構成してある」というものである。
本件明細書の段落【００２０】（前記３(１)）によれば，上記構成は，「突条４が従来のように補強リブ３から離れて露出する状態になることがなく，この補強リブ３がケース内壁Ｃ１と摺接することになり，前記突条４の頂部４ａ及び側面４ｂは保護され，その結果，薄肉である突条４の頂部４ａが直接にケース内壁Ｃ１と接触し，摩損を生じてピンホールを形成するという事態を回避できる」ものである。
被告は，本件明細書に記載された実施例によれば，構成要件Ｄについて，折り込み時において，ケース内壁から加えられた外力により補強リブが変形し，突条の頂部とケース内部とにより補強リブの先端部が挟持される構成をいう旨主張する。
しかしながら，本件で【特許請求の範囲】を実施例に記載された構成に限定する理由は見当たらず，上記被告の主張はそもそも失当である。また，構成要件Ｄによる上記作用効果を奏するのに，被告の主張するような構成を備える必要があるとも認めることができない。
（２）被告製品の構成及び構成要件Ｄの充足性


前記２のとおり，被告製品の補強リブの長さは，その付け根から突条の頂部ないしその近傍までの距離よりも長いことが認められる。また，前記３のとおり，被告製品は，折り畳まれた容器本体が多数重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，そのように収容された全ての容器本体とケース内壁とが接する面において，補強リブが突条の側面の方に傾斜する構成のものであることが認められる。

加えて，甲５によれば，被告製品は，折り込まれて多数重ねられて段ボール箱に収容された状態において，パーティング部の先端縁が，折り畳み溝部の頂部よりも段ボール側に突出して位置することが認められる。これらのことからすれば，被告製品のパーティング部の先端縁は，構造上，その倒伏時に折り畳み溝部の先端縁よりも高く位置する長さであることが認められる。
よって，被告製品は構成要件Ｄを充足する。
５争点２－１（本件特許発明は，原告公然実施発明と同一のものであるか）に
ついて
原告従業員が，公益財団法人日本デザイン振興会主催の「２０１１年度グッドデザイン賞」に応募するに当たり，原告製品の発売日を平成８年４月１日としたことは当事者間で争いがない。
しかし，上記応募を担当した従業員であるＰ１は，陳述書（甲１７）において，特許法に関する知識を欠いていたため，特許の出願日を誤って発売日として記載したと述べている。
かえって，甲１４，１５及び１８によれば，原告が原告製品の金型を完成したのは，平成８年４月８日以降であることが認められる。他に，原告が平成８年４月１日以前に原告製品を販売したことを認めるに足りる適格な証拠はなく，上記従業員の陳述の信用性を否定することはできない。よって，この点に関する被告の主張には理由がない。
６争点２－２（本件特許発明は，被告公然実施発明及び乙１発明に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるか）について以下のとおり，本件特許発明は，被告公然実施発明及び乙１発明に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるとは認められない。
（１）乙１公報に記載された発明（乙１発明）
ア乙１公報には，以下の記載がある。

「２．実用新案登録請求の範囲
ブロー成形，真空成形，圧空成形等の成型法により成形され，パーティングラインより折り畳み可能な軟質プラスチック容器において，折り畳み用の折り溝の中心とパーティングラインとの間隔を，成型品の厚みの薄い点において短く，厚い点において長くし，折り溝の深さを成型品の厚みの薄い点において浅く，厚い点において深くすることを特徴とする
折り畳み軟質プラスチック容器」
「(c)考案が解決しようとする問題点
前記のような複合容器の内袋たる軟質プラスチック容器としては，ブロー成形，真空成形，圧空成形等の方法により成型された成型品が用いられ，例えば第１図(a)に示すように，内袋(１)のパーティングライン(２)に沿い略平行な折り溝(３)が設けられ折り畳みは第１図(ｂ)に示すように，折り溝(３)より畳んで内袋(１)の折畳み内層(１２)を折畳み外装(１１)に重合挿入して行われる。
然しながら，これら内袋は，その成型法の特徴として，平板状態より圧空又は真空により加工されるものであるから，その厚みは均一でなく，その場所によって常に厚薄の差違を生ずるものである。従って，内袋のパーティングラインの場所によって，折畳み状態で運搬等をする時，又は内容物を収納して使用する時に折り溝部に擦傷，亀裂等が発生し事故等を起こす欠点があった。
本考案は，従来容器の上記のような問題点を解決し，内袋に改良を加えて，その強度，耐久性を向上し，事故等を未然に防止する容器を考案することを目的とし研究の結果これを完成したものである。」「本考案の考案者等は，内袋の強度，耐久性を向上するために，厚みの異なる各ゾーンにおけるパーティングライン(２)と折り溝(３)との間隔及び折り溝(３)の深さに設計調整を加えることによって，内袋の強度の

均一化，耐久性の向上を達成したものである。」
イ前記アによれば，乙１発明の解決しようとする課題は，軟質プラスチック容器の内袋の厚みが異なり，内袋の強度が不均一となるため，折り溝部に擦傷，亀裂等が生じるということにあり，その解決の手段は，内袋の厚みに応じて，パーティングラインと折り溝との間隔及び折り溝の深さに設計調整を加え，内袋の強度の均一化及び耐久性の向上を図るというものである。
したがって，乙１発明は，パーティングラインの長さとパーティングラインの付け根部から折り溝の頂部ないしその近傍までの距離については，何ら規定するものではない。
前記３及び４のとおり，本件特許発明は，「突条４が従来のように補強リブ３から離れて露出する状態になることがなく，この補強リブ３がケース内壁Ｃ１と摺接することになり，前記突条４の頂部４ａ及び側面４ｂは保護され，その結果，薄肉である突条４の頂部４ａが直接にケース内壁Ｃ１と接触し，摩損を生じてピンホールを形成するという事態を回避できる」（本件明細書の段落【００２０】）ものである。
このような，補強リブ（パーティングライン）により突条（折り溝）がケース内壁と接触すること自体を回避するという技術思想についても，乙１公報からは読み取ることができない。
被告は，乙１公報に記載された図面（実施例の斜視図等）によれば，パーティング部の長さが１８㎜であるのに対し，パーティング部の付け根から折り溝頂部までの距離は１９㎜であるから，乙１発明には「パーティングラインの長さは，パーティングラインの付け根部から折り溝の頂部ないしその近傍までの距離よりも長く設けられている」構成が開示されている旨主張する。
しかしながら，上記図面の構成が乙１発明の唯一の構成態様であるなど

という記載や示唆は見当たらないし，上記図面の寸法に技術的意義があることを示す記載も全くないから，被告が主張する上記構成を看取することができるとはいえない。
（２）容易想到性
被告は，本件特許発明と被告公然実施発明との相違点（前者は，補強リブの長さが，その付け根から突条の頂部ないしその近傍部までの距離よりも長いのに対し，後者は，そのような構成を有しない。）について，乙１発明を適用することによって，容易に本件特許発明を発明することができると主張する。


被告の上記主張は，本件特許発明と被告公然実施発明の相違点である本件特許発明の構成要件Ｄを乙１発明が備えていることを前提とするものである。しかし，前記(１)のとおり，乙１発明は，パーティングライン（補強リブ）の長さが，パーティングラインの付け根部から折り溝（突条）の頂部ないしその近傍までの距離よりも長く設けられている構成を開示するものとはいえず，上記前提を認めることができないから，その余の点について検討するまでもなく，この点に関する被告の主張には理由がない。７争点２－３（本件特許発明は，乙１発明及び周知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるか）について
被告は，本件特許発明と乙１発明の相違点について，乙１発明に周知技術の構成を適用することによって，容易に本件特許発明を発明することができると主張する。
しかし，この点に関する被告の主張は，乙１発明が本件特許発明の構成要件Ｄを備えていることを前提とするものである。
しかしながら，前記６のとおり，乙１発明は構成要件Ｄを備えておらず，上記前提を認めることができないから，その余の点について検討するまでもなく，この点に関する被告の主張にも理由がない。

８争点２－４（本件特許には，明確性要件違反があるか）について以下のとおり，本件特許に明確性要件違反があるとは認められない。
（１）構成要件Ｂ
被告は，構成要件Ｂのうち「変形」の意義が不明確である旨主張する。前提事実(３)のとおり，構成要件Ｂは，「前記補強リブを，前記折り込み体の充填拡張時には前記突条の頂部を被覆するように変形し」というものである。
この文言からすると，「変形」とは，「前記突条の頂部を被覆しない状態から，折り込み体を充填拡張した時には，被覆する状態に形が変わること」をいうものと解される。
そして，「前記補強リブを，前記折り込み体の充填拡張時には前記突条の頂部を被覆する」構成については前記２のとおりであって，「前記突条の頂部を被覆しない状態」は，広く当該構成以外の状態をいうものであり，具体的には，本件明細書に記載された以下の従来技術の構成などを指すものであることは，本件明細書から十分に読み取ることができる。
【図１２】従来技術を示す軟質プラスチック容器の要部の拡大断面図である。したがって，上記被告の主張には理由がない。
（２）構成要件Ｄ
被告は，複数存在するケース内壁のうち，いずれの内壁から突条を保護するのかが不特定であるから，構成要件Ｄの「高く位置する」の意義が不明確である旨主張する。

しかしながら，前記３のとおり，構成要件Ｃは，折り畳まれた容器本体が多数重ねられてケースに収容され，搬送される状態において，そのように収容された全ての容器本体とケース内壁とが接する面において，補強リブが突条の側面の方に倒伏するように構成されたものと解されるところ，構成要件Ｄがこれと同じ面における構成を規定したものであることは，文言自体から明らかである。
よって，前記被告の主張にも理由はない。
９争点２－５（本件特許には，実施可能要件又はサポート要件違反があるか）
について
被告は，本件特許発明の構成要件Ｂの「変形」及び構成要件Ｄの「高く位置する」の意義は，いずれも不明確であり，明確性要件違反があるから，実施可能要件又はサポート要件にも違反する旨主張する。
しかしながら，前記８のとおり，本件特許に明確性要件違反があるとは認められないから，上記被告の主張は前提を欠いており，理由がない。１０争点３－１（原告が販売することができた物の単位数量当たりの利益の額）
について
甲１９及び２０によれば，本件特許発明の実施品である原告製品の単位数量当たりの利益の額は●●●●●円であると認められ，これに反する証拠はない。１１争点３－２（法１０２条１項ただし書の事情等の有無）について
（１）原告の実施余力について
原告が，平成２１年１０月ころ，生産余力が逼迫したため，平成２２年３月ころから，被告との間で，原告製品のＯＥＭ供給の可否に関する協議をしたことについては，当事者間に争いがない。
他方，原告が被告に対しＯＥＭ供給を委託したことはなかったことについても当事者間に争いがない上，原告の在庫数量が不足する自体になったとまで認めるに足りる証拠もない。

かえって，甲２８によれば，平成２１年４月から平成２３年１０月までの間における原告製品の販売数量は１か月当たり概ね●●●個から●●●個の間で推移しており，平成２１年１０月に最高の約●●●個を販売したこと，原告は，同年８月から急激に販売数量が増加したため，そのままの割合で増加した場合，当初予定していた生産体制では生産対応が困難な場合が生じると考えて，被告に対するＯＥＭ供給の可否を検討したものの，その後販売数量は減少し，●●●個から●●●個で推移したことが認められる。前提事実(４)のとおり，被告製品の販売期間である約２年４か月間における被告製品の販売数量は合計●●●●●●●●個であり，１か月では約●●●個である。
そうすると，上記原告製品の販売状況からすれば，原告が上記被告製品の販売数量を製造販売することは十分に可能であったものと考えられる。これらのことからすれば，被告製品の販売数量について，原告の実施の能力を超えた販売数量であったとは認めるに足りない。
よって，この点に関する被告の主張を採用することはできない。
（２）法１０２条１項ただし書の事情
原告製品又は被告製品と同様の軟質プラスチック容器に関する市場占有率は，原告が３０.４％，被告が２８.６％であることについて，当事者間に争いがない。
しかしながら，前記(１)のとおり，被告製品の販売数量は，原告の実施の能力の範囲内であったことなどが認められる上，後記のとおり，本件特許発明について代替技術が存在することを認めるに足りる主張立証もない。そうすると，被告製品は，本件特許発明の実施品である原告製品を代替したものと解するのが相当である。
よって，この点に関する被告の主張も採用することはできない。１２争点３－３，３－５及び４－２（本件特許発明の寄与率）について

以下の事情からすれば，本件特許発明の寄与率は，１０％とするのが相当である。
（１）本件特許発明の有用性
ア本件特許発明の技術的意義
(ア)本件明細書には，乙１発明を含む従来技術等について，以下の記載がある。
「【０００４】
上述の軟質プラスチック容器の構造は，主として，次の構造が特徴となっている。


▲１▼折り畳み自在の構造として，折り込み体を基体（開閉部がある）の内側に折り込む時，及び内容物の充填に際して，その基体から他方の折り込み体が充填圧力（内容物の重量）によって拡張できるように，折り畳み部に沿って補強リブが形成されている。この補強リブは，折り込み体の基体への折り込みに際しても，基体の容器外形を保形して，折り込みがスムースに行い得る役割をも果たす。」
「【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
この種の軟質プラスチック容器は，折り畳んで多数を重ね合わせ，段ボール等へ入れて搬送したり，また，個々をケース（段ボール等）に収容して内容物を充填して搬送したりする時に，ケース内壁と擦れたり，取り扱いに際して他物と衝突したりしたときに，その箇所に孔（ピンホール）が開いてしまうことが多々発生した。」
「【００１０】
本発明は，かかる従来技術の問題点に鑑み，内容物の充填時は勿論のこと，折り畳み搬送時においても，軟質プラスチック容器の折り曲げ用の突条の頂部にピンホールが出来ないようにして，充填物の漏れのない搬

送，取り扱いが行い得るようにすることを目的とする。」(イ)前記(ア)によれば，補強リブの本来的な用途は，①   折り込み体を基体（開閉部がある）の内側に折り込む時，及び内容物の充填に際して，その基体から他方の折り込み体が充填圧力（内容物の重量）によって拡張できるようにすること及び②折り込み体の基体への折り込みに際しても，基体の容器外形を保形して，折り込みがスムースに行い得るようにすることにある。
そして，前述したところによれば，本件特許発明の本質的特徴は，このような用途を要する補強リブにより突条を保護し，ピンホールの発生を防止したところにあることが認められる。
イ代替技術の存否
被告は，このような本件特許発明の代替技術として，乙１発明及び特開平８－４８３６４公報（以下「乙１０公報」という。）に記載された発明（以下「乙１０発明」という。）がある旨主張するが，以下の理由から，この主張を採用することはできない。
(ア)前記６のとおり，乙１発明は，本件特許発明とは課題及びそれを解決する具体的構成，すなわち技術的思想を異にするものであって，代替技術であるなどとは認めることができない（むしろ，本件特許発明の前提とする「従来技術」である。）。
(イ)乙１０発明について検討すると，乙１０公報には，以下の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項１】対角方向に対向する二つの稜線と，該稜線の端部のある側壁面の中央を通る対角線上に形成した接合線とにより，下半部容器を上半部容器に折り畳んだ立方状体を形成するプラスチック容器において，接合線に平行で且つ前記二つの稜線の端部より約２～４㎝内側より，側壁面の部分にのみ折り畳み線を設けることを特徴とするプラスチック

容器。」
「【０００２】
【従来の技術】（略）この上半部容器８の内に下半部容器７を折り畳みやすくするために，稜線１，２及び接合線５，６に沿って全周にわたり折り畳み線１２が設けられているが，この折り畳み線１２は均一の厚さに加工しにくく，また折り畳み線１２に横圧が加わった場合折り畳み線が異常な形状となり，これが他物質と接触し擦れたりすると稀に穴があき内容物が漏洩する等の問題が生じた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の問題点を解決するために種々検討した結果折り畳み線の一部を省略しても十分に折り畳みが可能であると共に折り畳み線１２からの液もれ等のトラブルを解決することができ，本発明を完成したもので，本発明の目的は折り畳みの容易性を欠くことなく液もれ等のトラブルのないプラスチック容器を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】対角方向の対向する二つの稜線と該稜線の端部のある側壁面の中央を通る対角線上に形成した接合線とにより下半部容器を上半部容器に折り畳んだ立方体状のプラスチック容器において，接合線に平行で且つ前記二つの稜線の端部より２～４㎝内側の部分にのみ折り畳み線を設けることを特徴とすることを特徴とする立方体状容器である。即ち，キュービティナーにおいて下半部容器を折り畳みやすくするために設ける折り畳み線を従来のような全周にわたって設けることなく側壁面の限られた部分即ち稜線の端部よりａ㎝内側の位置にのみ設けることによっても折り畳み作業性に何らの支障を生じることなく，また，横圧による異常形状を発生することなく，したがっ

て折り畳み線の破損による液もれ等のトラブルを解消することができたのであって，ａ㎝としては２～４㎝程度であり，特に好ましい寸法としては約３㎝程度である。」
【図２】従来のプラスチック容器の使用前の折り畳んだ状態の斜視図上記乙１０公報の記載によれば，乙１０発明は，折り畳み線により折り畳むことが可能なプラスチック容器において，折り畳み線を従来のような全周にわたって設けることなく側壁面の限られた部分に設けることにしたものである。
もっとも，折り畳み線の形状は明らかではないし，乙１発明や本件特許発明が前提とする補強リブに相当する部材を有するかどうかも明らかではない。
そうすると，乙１０発明は，本件特許発明と同様の課題を解決するための発明であるとはいえるものの，その実施状況や効果について認めるに足りる証拠もないから，本件特許発明を代替するものといえるかは不明である。
ウ本件特許発明の作用効果
証拠によれば，原告が原告製品の製造販売を開始した平成８年より前の平成７年度におけるクレーム総数●●●件のうち折り溝部からの漏れは●

●件であったこと（甲２６），これに対し，平成１１年度における折り溝部からの漏れに関するクレームは●件であり，クレーム総数に占める割合は●●●●％であったこと（甲２７の２）が認められる。これらのことからすれば，本件特許発明は，ピンホールの発生を防止するという課題解決において，相応の効果を奏するものであることが認められる。
もっとも，原告製品及び被告製品の１年当たりの販売数量と対比すると，上記クレーム件数は，総数としてみても極めて数が少ないものである。
（２）原告による宣伝広告
証拠（甲２３の１ないし２５の２）によれば，原告は，原告製品の販売広告において，折り畳み自在であること，軽量であること，その他容器の信頼性を高める工夫がされていることなどとともに，本件特許発明によるピンホールリスクの低減効果についても相当の割合を割いていることが認められる。


また，軟質プラスチック折り畳み容器自体は，比較的単純な構造のものであり，原告も約４２年間にわたり製造販売を継続してきたこと（甲２８）などからすれば，相当に成熟した技術分野であること，そうした状況において他の競合製品と差別化するために，本件特許発明が相応の価値を有することは認められる。
他方において，上記原告の宣伝広告の内容から明らかなとおり，原告製品又は被告製品の購入に当たっては，ピンホールリスク以外の様々な要因についても考慮されることが認められるし，原告の宣伝広告においても，本件特許発明によるピンホールリスクの低減効果については「細部機能改良」の項に記載されていること及び前記(１)ウで検討したところからすれば，本件特許発明の販売における寄与について，過大に評価することはできないものというべきである。

（３）被告による宣伝広告
証拠（甲３）によれば，被告が，「２０リットル改良品（２０Ａ）のご提案について」と題する書面を顧客らに送付したこと，同書面は，被告現行品から本件特許発明に関する構成を備えた被告製品に改良したことを報告し，購入を促す内容のものであることが認められる。
このことからすれば，被告製品についても本件特許発明の実施による販売への寄与があったものと推認される。
前記(３)のとおり，原告製品又は被告製品の購入に当たっては，ピンホールリスク以外の様々な要因についても考慮されるものであるとしても，被告製品における本件特許発明の販売における寄与率についても，原告製品における寄与率と同等のものと解するのが相当である。
（４）被告製品の販売数の推移
乙３１，４８によると，被告が「バロンボックス」という製品名で製造販売していた液体容器について，被告現行品から被告製品に切り替え，その後，改めて，被告現行品に切り替えたところ，平成２０年６月から平成２４年２月までの販売数には，大きな変化はなく，全体として漸増し，その傾向は，被告製品の販売中止後も変わりないことが窺える。
１３争点４－１（内製品に関し，被告が受けた利益の額）について
（１）売上額
前記第２の１(４)のとおり，内製品の売上額は，合計１億７６４７万８１５４円である。
（２）経費額
ア   争いのない経費
被告が主張する経費のうち以下の費目については争いがない（ア）荷造費          １６万６１４７円
（イ）運送費      １５１５万３７００円

（ウ）荷造費        ６０４万９７５９円
（エ）原料費      ５３６５万４６３０円
（サ）消耗品費        ５３万４７４６円
イ   ア以外に控除すべき経費
以下の経費については，被告製品の製造に用いられたものであり，かつ，変動経費に当たるものと，認めることができる（乙２０ないし２４，３５）。
（カ）支払電力料        ４万８７７３円
（ク）支払電力料    ７４３万３１６２円
（ケ）ガス水道料      １６万９１７８円
（セ）消耗品費      １８７万９６０５円
ウ控除すべきでない経費
以下の費目については，いわゆる固定経費であり，変動経費であるとは認められないから，経費として控除することはできない。（オ）賃借料          ２３万１５３９円
（キ）賃借料        ２７４万７１６９円
（コ）広告費          １７万３１２５円
（シ）火災保険料        ２万７４４７円
（ス）販売手数料        ４万９９３５円
エ控除すべき経費の合計
８５０８万９７００円
（３）限界利益
前記(１)の売上額１億７６４７万８１５４円から，前記(２)の変動経費合計８５０８万９７００円を控除した残額９１３８万８４５４円について，内製品に関し，被告が受けた利益と認めることができる。
１４請求に対する判断
（１）ＯＥＭ供給品に関する損害賠償

前記第２の１(４)のとおり，ＯＥＭ供給品の販売数は●●●●●●●●個であり，前記１０のとおり，原告製品の単位数量当たりの利益の額は，●●●●●円であることが認められる。
また，前記１２のとおり，本件特許発明の寄与率は１０％が相当である。そうすると，ＯＥＭ供給品に関する損害賠償請求は，８７９万８０８８円の限度で理由がある。
〔計算式〕●●●●●●●●●×●●●●×≒
（２）内製品に関する損害賠償請求
前記１３のとおり，内製品について被告が受けた利益は，９１３８万８４５４円であることが認められる。
また，前記１２のとおり，本件特許発明の寄与率は１０％が相当である。そうすると，内製品に関する損害賠償請求は９１３万８８４５円の限度で理由がある。
なお，ＯＥＭ供給品の販売による損害額の算定は，内製品と異なり，法１０２条１項に基づく算定が採用されているが，被告は，異なる条件の下，内製品とＯＥＭ供給品を製造販売しているため，両者で異なる損害額の算定方法を選択することは許されると考える。
（３）弁護士費用に関する損害賠償請求
前記(１)及び(２)の損害額を合計した１７９３万６９３３円の約１割に相当する１８０万円の限度で弁護士費用に関する損害賠償請求にも理由がある。
（４）遅延損害金の起算日
証拠（乙２４，４２）によれば，ＯＥＭ供給品の売上額は，概ね平成２３年３月３１日までが合計１億７７４２万３８３５円（全体に占める割合約７３.４％），同年４月分が１７１２万７６００円（同７.１％），同年５月分が１２１７万９５５０円（同５.０％），同年６月分が１５５４万１８５０円（同６.４％），同年７月分が１４５２万１５２０円（同６.０％），同年８月分が


平成２７年２月２６日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年（ワ）第１４３６８号職務発明対価請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１１月１３日
判   決
さいたま市＜以下略＞
原        告        Ａ
同訴訟代理人弁護士    赤尾    直人
東京都千代田区＜以下略＞
被        告    株式会社リケン
同訴訟代理人弁護士    日野    修男
藤井    冨弘
山本    卓也
同訴訟復代理人弁護士   大林    和人
主   文
１被告は，原告に対し，２２３万９５８５円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを５０分し，その１を被告の，その余を原告の各負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１億１３８０万７１０２円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の従業員であった原告が，被告に対し，３件の特許権に係る職務発明についての特許を受ける権利を被告に承継させたことによる平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下「旧３５条」という。）３項に基づく相当の対価１億１３８０万７１０２円及びこれに対する請求日の後である平成２３年５月２１日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。１争いのない事実等（後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実）
(1)当事者
ア原告は，大学卒業後，昭和４８年４月に被告に入社し，平成２１年６月に退職するまで，主として金属材料の表面処理に関する技術開発等に従事した。
イ被告は，各種ピストンリング及びシール部品等の自動車部品並びに他の産業機械部品の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)被告の特許権
ア被告は，下記の特許権（以下，順に「本件特許権１」，その特許を「本件特許１」などといい，「本件各特許権」，「本件各特許」と総称する。また，それぞれの特許出願の願書に添付された明細書（本件特許２については平成１２年１０月２日に確定した訂正後のもの）を順に「本件明細書１」などという。）を保有していた。（甲１の１～３，２の２，乙５，４３）。
(ア)本件特許権１
登録番号             特許第２７３２５１９号発明の名称         ピストンリング及びその製造方法原出願日        昭和５９年１０月５日（特願昭５９－２０７９８６号。以下「本件原出願」という。）
分割出願の日     平成７年１月２６日（特願平７－１０３９３号）公   開   日   平成７年１０月３１日（特開平７－２８６２６１号）
登   録   日   平成９年１２月２６日
存続期間満了日   平成１６年１０月５日
発   明   者   原告
なお，本件特許１については，本件訴訟提起後の無効審判請求により無効とする旨の審決が確定した。
(イ)本件特許権２
登録番号       特許第２６９２７５８号
発明の名称      ピストンリング
原出願日      (ア)と同じ（本件特許権１及び２は同一の原出願からの分割出願である。）
分割出願の日     平成７年１月２６日（特願平７－１０４５２号）公   開   日   平成７年１０月３１日（特開平７－２８６２６２号）
登   録   日   平成９年９月５日
登録抹消日      平成１６年９月５日
発   明   者   原告
(ウ)本件特許権３
登録番号   特許第２７７１９４７号
発明の名称   摺動部材
出   願   日   平成６年４月２１日（特願平６－１０４９９３号）公   開   日   平成７年１１月７日（特開平７－２９２４５８号）
登   録   日   平成１０年４月１７日
発   明   者   原告，Ｂ（以下「Ｂ」という。）イ本件各特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（以下，順に「本件発明１」などといい，「本件各発明」と総称する。なお，本件発明２は上記訂正後の特許請求の範囲である。）（甲１の１～３，乙５）。
(ア)本件発明１
「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したことを特徴とするピストンリング。」
(イ)本件発明２
「少なくとも一つの摺動面に，Ｘ線回折法で同定されるＣｒＮ型窒化クロムのみを主成分とし，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したことを特徴とするピストンリング。」
(ウ)本件発明３
「鋳鉄または鋼からなる母材の表面にイオンプレーティングによるクロムと窒素とを主成分とする皮膜を被覆させた摺動部材において，皮膜を被覆させる母材の表面粗さがブラスチング処理による２μｍ～８μｍであり，皮膜の表面粗さを０．８μｍ以下とし，且つ膜厚を１０μｍ～６０μｍとしたことを特徴とする摺動部材。」
(3)特許を受ける権利の承継等
ア原告は，被告に在職中に，被告における原告の職務に属する行為により，本件発明１及び２は単独で，本件発明３は被告の従業員Ｂと共同で，それぞれ発明した。
イ被告は，職務発明に関し，特許規定，特許表彰要領，特許社長表彰運用基準等   を定め   ている   （以下   ，これ   らを併   せて「   本件特   許規定   等」と   いう。）。本件特許規定等には，職務発明に係る特許を受ける権利は被告に承継され，被告は，特許発明を実施したときなどに，職務発明をした従業員に対し所定の金銭を支払う旨が規定されている。


ウ本件特許１及び２は本件原出願の分割出願に係る特許であるところ，被告は，昭和５９年９月１０日，本件特許規定等に基づいて本件原出願の対象とされた発明について特許を受ける権利を原告から承継した。また，被告は，平成６年２月２１日，本件特許規定等に基づいて本件発明３について特許を受ける権利を原告及びＢから承継した。（乙３，４）エ被告は，本件各特許につき，第三者に実施許諾をしていない。
(4)被告の製品
アピストンリングは自動車等のエンジン内のピストンとシリンダ内壁との間の隙間をなくすためにピストンに装着される部品であり，燃焼室側からトップリング，セカンドリング及びオイルリングの３本が装着される。オイルリングの種類として，レール（スリーピースオイルリング）及びＤＶＭ（ツーピースオイルリング）がある。（乙９１，９５，９６）イ被告は，イオンプレーティングにより窒化クロムの皮膜を形成したトップリング及びオイルリング（ＤＶＭ及びレール）を製造していたが，これらは，ＩＰ番号（イオンプレーティング皮膜の種類を分類するために被告が付した番号）により分類することが可能である。
被告が製造する上記トップリング及びオイルリングには，●（省略）●（以下「Ｃｒアンダーコート品」という。）と，このような下地の皮膜を成膜していない製品があった。
(5)被告による支払
被告は，原告に対し，本件特許規定等に基づき，次のとおりの支払をした。
ア実施賞（合計７８万７４００円）
(ア)平成１０年度分（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日までの特許発明の実施を理由に支払われた金員をいう。以下，各年度分につき同旨。ただし，実施の有無については後記のとおり争いがある。）平成１１年１１月３０日に，本件特許１及び２につき各１万円を支払った。
(イ)平成１１年度分
平成１２年１２月２９日に，本件各特許につき各１万円を支払った。
(ウ)平成１２年度分
平成１３年１２月４日に，本件特許１につき２万円，本件特許２につき５０００円，本件特許３につき１万５０００円を支払った。
(エ)平成１３年度分
平成１４年１２月１０日に，本件特許１につき２万円，本件特許２につき２万円，本件特許３につき１万円を支払った。
(オ)平成１４年度分
平成１５年１２月８日に，本件特許１につき４万円，本件特許２につき３万円，本件特許３につき１万５０００円を支払った。
(カ)平成１５年度分
平成１６年１２月８日に，本件特許１につき３万円，本件特許２につき２万円，本件特許３につき１万５０００円を支払った。
(キ)平成１６年度分
平成１７年１２月１３日に，本件特許１につき１万３４００円，本件特許２につき１万５４００円，本件特許３につき３万７７００円を支払った。
(ク)平成１７年度分
平成１８年１２月１５日に，本件特許３につき７万７８００円を支払った。
(ケ)平成１８年度分
平成２０年１月３１日に，本件特許３につき１１万３３００円を支払った。
(コ)平成１９年度分
平成２１年３月３１日に，本件特許３につき１２万３９００円を支払った。
(サ)平成２０年度分
平成２２年１１月２５日に，本件特許３について１１万５９００円を支払った。
イ社長表彰（合計４３万７０００円）
平成１２年１２月５日に，トップリングについて１８万３０００円，オイルリングについて２５万４０００円を支払った。
(6)   本件訴訟における経過
ア原告は，平成２３年４月２８日，本件訴訟を提起した。イ被告は，平成２３年９月２８日第１回弁論準備手続期日において，後記２(2)（被告の主張）アの相当の対価支払請求権全部についての消滅時効を援用する意思表示をした。また，平成２４年９月４日第６回弁論準備手続期日において，同イの各年度分の相当の対価支払請求権についての消滅時効を援用する意思表示をした。
２争点及び争点に関する当事者の主張
本件各発明が旧３５条１項の職務発明に当たることに争いはなく，原告は，被告が本件各発明を独占的に実施して利益を得たとして，これについての相当の対価（同条３項，４項）の支払を求めている。本件の争点は，(1)被告による本件各発明の実施の有無（争点１），(2)消滅時効の成否（争点２），(3)本件各発明により受けるべき利益の額（争点３），(4)    相当の対価の額（争点４)であり，争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。(1)被告による本件各発明の実施の有無（争点１）について（原告の主張）
ア被告の製品
(ア)本件発明１
被告は，本件特許１の出願公開日である平成７年１０月３１日から存続期間満了日である平成１６年１０月５日まで，本件発明１の実施品であるＩＰ２００トップリング及びＩＰ２００オイルリング（ＤＶＭ及びレール）（以下「被告製品１」と総称する。）を製造販売していた。
(イ)本件発明２
被告は，本件特許２の出願公開日である平成７年１０月３１日から存続期間満了日である平成１６年１０月５日まで，本件発明２の実施品であるＩＰ２５１トップリング，ＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ），ＩＰ２５３トップリング及びＩＰ３００トップリング（以下「被告製品２」と総称する。）を製造販売していた。
(ウ)本件発明３
被告は，本件特許３の出願公開日である平成７年１１月７日から平成２１年７月まで，本件発明３の実施品である被告製品１及び被告製品２（以下，被告製品１及び２を併せて「被告各製品」ということがある。）を製造販売していた。
(エ)炉ごとの実施期間
被告は，１～１０号炉，試作炉（ＨＣＤ炉）及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉を設置し，各炉でイオンプレーティングをしていた。本件各発明の炉ごとの実施期間は，別紙主張対照表①～④の「原告」欄の各「実施（製造）開始」欄の日又は月から各「同終了」欄の日又は月までである。
イ技術的範囲の属否について
(ア)本件発明１


ａ本件発明１の技術的範囲
(ａ)「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ   ２Ｎ型窒化クロムからなる」とは，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていれば足り，その割合は問わない。
(ｂ)特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式に関する記載はないから，イオンプレーティングの方式（ＨＣＤ方式かＡＩＰ方式か）を問わず本件発明１の技術的範囲に属する。
(ｃ)Ｃｒアンダーコート品も本件発明１の技術的範囲に属する。
ｂ充足性
被告製品１は，「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成した」ピストンリングであるから，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムの割合，製造した炉の種類及びＣｒアンダーコートの有無を問わず，本件発明１の構成要件を充足する。
(イ)本件発明２について
ａ本件発明２の技術的範囲
(ａ)「ＣｒＮ相の大きさ」とは，ＣｒＮ相を形成する結晶子の大きさを意味する。
(ｂ)特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式に関する記載はないから，イオンプレーティングの方式を問わず本件発明２の技術的範囲に属する。
(ｃ)Ｃｒアンダーコート品も本件発明２の技術的範囲に属する。
ｂ充足性
被告製品２は，「少なくとも一つの摺動面に，Ｘ線回折法で同定されるＣｒＮ型窒化クロムを主成分とし」，ＣｒＮ相を形成する結晶子の「大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成した」ピストンリングであるから，製造した炉の種類及びＣｒアンダーコートの有無を問わず，本件発明２の構成要件を充足する。
(ウ)本件発明３について
ａ本件発明３の技術的範囲
(ａ)「表面粗さ」の指標はＲｚ（十点平均粗さ）である。(ｂ)特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式に関する記載はないから，イオンプレーティングの方式を問わず本件発明３の技術的範囲に属する。
(ｃ)Ｃｒアンダーコート品も本件発明３の技術的範囲に属する。
ｂ充足性
(ａ)被告各製品のうち，●（省略）●を使用したものは「母材の表面粗さがブラスチング処理による２μｍ～８μｍ」（Ｒｚの指標）に当たる。
(ｂ)被告各製品のうち，別紙主張対照表③及び④の発明３の「原告」欄の「実施（製造）開始」欄の日から「同終了」欄の日までに製造されたものは，●（省略）●を使用している。
(ｃ)上記(ｂ)の製品は，「鋳鉄または鋼からなる母材の表面にイオンプレーティングによるクロムと窒素とを主成分とする皮膜を被覆させた摺動部材」であって，「皮膜の表面粗さを０．８μｍ以下とし，且つ膜厚を１０μｍ～６０μｍとした」摺動部材であるから，製造した炉の種類及びＣｒアンダーコートの有無を問わず，本件発明３の構成要件を充足する。
(エ)試作炉における実施について（本件各発明を通じ）被告は試作炉において製造したピストンリングを顧客に販売しているから，これが試験又は研究のためにする実施に当たることはない。
（被告の主張）
ア被告の製品
被告各製品の製造期間は，別紙主張対照表①～④の「被告」欄の各「実施（製造）開始」欄の日又は月から各「同終了」欄の日又は月までである。
イ技術的範囲の属否について
(ア)本件発明１
ａ本件発明１の技術的範囲
(ａ)本件明細書１の段落【００１２】及び【図４】によれば，「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織」とは，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの含有割合がほぼ同程度である場合に限られる。
(ｂ)本件明細書１にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はない。また，本件明細書１の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式ではクロムよりチタンの蒸着速度の方が早く，本件発明１の効果を得ることができない。
したがって，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングは本件発明１の技術的範囲に属しない。
(ｃ)Ｃｒアンダーコート品は，窒化クロムから成るイオンプレーティング被覆層の下にイオンプレーティングにより金属クロムから成る皮膜を成膜したものであり，窒化クロムを主成分とするものでないから，本件発明１の技術的範囲に属しない。
ｂ充足性
(ａ)ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ   ２Ｎ型窒化クロムの混合相では，本件発明１の作用効果である剥離防止，耐摩耗性及び耐焼き付き特性の向上（段落【００１０】）の作用効果を得られないから，被告製品１は本件発明１の技術的範囲に属しない。
(ｂ)被告製品１のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，ＣｒＮ型窒化クロム単一相である。仮に，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれるとしてもその割合は非常に小さいから，上記ａ(ａ)に照らし，「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織」を充足しない。
また，ＡＩＰ炉で製造した製品は，上記ａ(ｂ)に照らし，本件発明１の技術的範囲に属しない。
(ｃ)被告製品１のうちＣｒアンダーコート品は，上記ａ   (ｃ)に照らし，本件発明１の技術的範囲に属しない。
(イ)本件発明２について
ａ本件発明２の技術的範囲


(ａ)①    「ＣｒＮ相」とはＣｒＮの状態を意味するから，大きさを観念することはできないこと，②仮に「ＣｒＮ相」をＣｒＮ相を形成する結晶の大きさと解するとしても，結晶子の大きさか結晶粒の大きさかは不明であること，③Ｘ線回折により結晶粒子の大きさを検出する際の測定可能な最大値は１０００オングストロームであり，「ＣｒＮ相の大きさ」をＸ線回折により測定される結晶子の大きさとすると本件発明２の数値限定は無意味なものとなることからすれば，「ＣｒＮ相の大きさ」をＣｒＮ相を形成する結晶子の大きさとする原告の解釈は不当である。
(ｂ)本件明細書２にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はない。また，本件明細書２の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式ではクロムよりチタンの蒸着速度の方が早く，本件発明２の効果を得ることができない。
したがって，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングは本件発明２の技術的範囲に属しない。
(ｃ)Ｃｒアンダーコート品は，窒化クロムから成るイオンプレーティング被覆層の下にイオンプレーティングにより金属クロムから成る皮膜を成膜したものであり，窒化クロムのみを主成分とするものでないから，本件発明２の技術的範囲に属しない。
ｂ被告製品２の充足性
(ａ)「ＣｒＮ相の大きさ」はＣｒＮの結晶粒の大きさと解すべきものであり，そうであるとすると，被告製品２の結晶粒の大きさは１０００オングストローム以下ではないから，本件発明２の技術的範囲に属しない。
(ｂ)被告製品２のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，上記ａ(ｂ)に照らし，本件発明２の技術的範囲に属しない。
(ｃ)被告製品２のうちＣｒアンダーコート品は，上記ａ   (ｃ)に照らし，本件発明２の技術的範囲に属しない。
(ウ)本件発明３について
ａ本件発明３の技術的範囲
(ａ)表面粗さの指標には，Ｒａ（中心線平均粗さ），Ｒｍａｘ（最大高さ），Ｒｚ（十点平均粗さ）があるが，特許請求の範囲及び本件明細書３の記載からはいずれであるのか不明であり，Ｒｚであるとする原告の解釈は不当である。
(ｂ)本件明細書３にはＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はないし，本件明細書３の段落【０００９】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式ではクロムよりチタンの蒸着速度の方が早く，本件発明３の効果を得ることができない。
したがって，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングは本件発明３の技術的範囲に含まれない。
(ｃ)Ｃｒアンダーコート品は，窒化クロムから成るイオンプレーティング被覆層の下にイオンプレーティングにより金属クロムから成る皮膜を成膜したものであり，クロムと窒素を主成分とするものでないから，本件発明３の技術的範囲に属しない。
ｂ被告各製品の充足性
(ａ)被告各製品のブラスチングの際に用いるホーニング材は，別紙主張対照表③及び④の「被告」欄の●（省略）●に切り替えた。切替え後のものは，「母材の表面粗さ」がＲｚであっても「２μｍ～８μｍ」を充足しない。
(ｂ)被告各製品のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，上記ａ(ｂ)に照らし，本件発明３の技術的範囲に属しない。
(ｃ)被告各製品のうちＣｒアンダーコート品は，上記ａ   (ｃ)に照らし，本件発明３の技術的範囲に属しない。
(エ)試作炉における製造について（本件各発明を通じ）被告各製品のうち試作炉で製造されたピストンリングは，顧客において試験又は研究のために使用され，量産車で使用するために作られたものではないから，本件各発明の独占的効力に基づく実施に当たらない。
(2)消滅時効の成否（争点２）について
（被告の主張）
ア相当の対価支払請求権全部の消滅時効（主位的主張）本件特許規定等には相当の対価の支払時期の定めはないので，特許を受ける権利の移転時が消滅時効の起算点となる。
(ア)本件発明１及び２
分割出願された本件発明１及び２について特許を受ける権利は，本件原出願に係る発明の特許を受ける権利の移転時である昭和５９年９月１０日に原告から被告に移転し，同日，相当の対価支払請求権が発生した。したがって，同日から時効期間が進行し，平成６年９月１０日の経過により，本件発明１及び２についての相当の対価支払請求権は消滅した。
(イ)本件発明３
本件発明３について特許を受ける権利は平成６年２月２１日に原告及びＢから被告に移転し，同日，相当の対価支払請求権が発生した。したがって，同日から時効期間が進行し，平成１６年２月２１日の経過により，本件発明３についての相当の対価支払請求権は消滅した。イ各年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効（予備的主張）仮に，上記アの主張が認められないとしても，次のとおり，相当の対価支払請求権の一部は時効により消滅した。
(ア)本件発明１
ａ本件特許規定等には，職務発明に係る特許権の設定登録がされた日の属する年度の末日までの実施に対する対価についての規定はないから，平成９年１２月２６日（本件特許権１の設定登録日）から平成１０年３月３１日までの実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効は平成９年１２月２６日から進行し，平成１９年１２月２６日の経過により消滅した。
ｂ本件特許規定等には，特許権の設定登録がされた日の翌年度以降の実施については，年度ごとに実施賞を支払う旨の定めがある。被告は，原告に対し，平成１０年度分の実施賞を平成１１年１１月３０日に，平成１１年度分の実施賞を平成１２年１２月２９日にそれぞれ支払ったから，各支払日から当該期間分の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効が進行し，平成２１年１１月３０日及び平成２２年１２月２９日の経過により上記各年度分の相当の対価支払請求権はそれぞれ消滅した。


(イ)本件発明２
ａ本件特許規定等には，平成９年９月５日（本件特許権２の設定登録日）から平成１０年３月３１日までの実施に対する対価についての規定はないから，同期間分の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効は平成９年９月５日から進行し，平成１９年９月５日の経過により消滅した。
ｂ被告は，原告に対し，平成１０年度分及び平成１１年度分の実施賞を本件発明１と同様に支払ったから，上記各年度分の実施に対応する相当の対価支払請求権はそれぞれ平成２１年１１月３０日及び平成２２年１２月２９日の経過により消滅した。
(ウ)本件発明３
ａ本件特許規定等には，平成１０年４月１７日（本件特許権３の設定登録日）から平成１１年３月３１日までの実施に対する対価についての規定はないから，同期間分の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効は平成１０年４月１７日から進行し，平成２０年４月１７日の経過により消滅した。
ｂ被告は，平成１２年１２月２９日，原告に対し，平成１１年度分の実施賞を支払ったから，上記期間分の実施に対応する相当の対価支払請求権は平成２２年１２月２９日の経過により消滅した。
(エ)本件発明１～３
ａ本件特許規定等には，特許発明が３年間にわたり実施されており，かつ，発明の評価及び年間実績利益評価額が一定以上の場合には社長表彰を支払うことが定められている。
ｂ被告は，平成１２年１２月５日，原告に社長表彰を支払ったから，平成９年度～平成１１年度の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効は同日から進行し，平成２２年１２月５日の経過により消滅した。
（原告の主張）
ア相当の対価支払請求権全部の消滅時効に対し
(ア)起算点
本件発明１及び２の特許を受ける権利が移転したのはこれらの発明に係る分割出願時（平成７年１月２６日）であり，本件発明１及び２の相当の対価支払請求権も同日に発生した。
(イ)承認
実施賞及び社長表彰の支払は，本件各発明それぞれについて，相当の対価全体に対する債務の承認に当たる。
(ウ)時効の利益の放棄
仮に，本件発明１及び２の相当の対価支払請求権の消滅時効の起算点が昭和５９年９月１０日であり，上記(イ)の承認前に消滅時効が完成しているとしても，実施賞等の支払は時効完成後の承認であり，時効の利益を放棄したものといえる。
イ各年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効に対し相当の対価支払請求権に基づく債務は毎年度累積し，実施賞及び社長表彰の支払は法定充当により過去の実施分に対応する相当の対価の支払に充当される。したがって，実施賞等の支払は，本件各発明それぞれについて，相当の対価支払請求権全体に対する債務の承認に当たる。(3)本件各発明により受けるべき利益の額（争点３）について
（原告の主張）
ア実施品の売上高
本件各発明の実施品の製造本数は別紙主張対照表①～④の「原告」欄の「製造本数」欄の，売上高は同「売上高」欄のとおりであり，本件各発明ごとの実施品の売上高の合計は次のとおりである。
(ア)本件発明１    合計５１億０９９７万８１８７円
トップリング３３１５万０６６９円
オイルリング（ＤＶＭ及びレール）５０億７６８２万７５１８円(イ)本件発明２    合計５２億６３０７万８２３８円
トップリング５２億６１２８万３３９６円
オイルリング（ＤＶＭ）１７９万４８４２円
(ウ)本件発明３     合計５５億０５６２万７１１６円
トップリング４５億１６２５万４８１０円
オイルリング（ＤＶＭ及びレール）９億８９３７万２３０６円
イ超過売上げの割合
(ア)被告は，代表的な自動車メーカーを含む国内の内燃機関使用メーカーのほとんど全てにピストンリング製品を販売しており，ピストンリング製品の国内市場において５０％のシェアを有している。(イ)平成８年当時，オイルリングについてＰＶＤ－ＣｒＮ法（物理蒸着法による窒化クロム皮膜）を採用したメーカーは被告以外には存在せず，オイルリングの競合品はないから，被告はオイルリング（ＤＶＭ及びレール）の国内市場を独占している。
トップリングについては，日本ピストンリング株式会社（以下「ＮＰＲ社」という。）及びＴＰＲ株式会社（旧商号は帝国ピストンリング株式会社。以下「ＴＰＲ社」という。）がＰＶＤ－ＣｒＮ法によるトップリングを納品していたが，その割合は僅かであり，被告はトップリングの国内市場のほとんどを占めていた。
(ウ)本件各製品の利益率は被告が製造販売する他の製品に比して非常に高いが，これは本件各発明の実施による超過売上げの割合が高いことを意味する。
(エ)以上によれば，オイルリングの超過売上げの割合は５０％であり，トップリングの超過売上げの割合は２５％である。
(オ)被告は，下記（被告の主張）のとおり主張するが，不当である。ａＮＰＲ社及びＴＰＲ社のピストンリング製品は性能が劣り，被告各製品の競合品たり得ない。
ｂＴＰＲ社が保有する特許権（特許第３３５０１５７号）は，ＩＰ３００トップリングのうちのＣｒアンダーコート品に対応する技術にすぎず，その余の被告各製品との関係で代替技術であるとはいえない。ｃ本件各特許に無効理由は存在しない。
仮に無効理由があるとしても，特許権を保有して特許発明を実施してきた被告が，職務発明に係る相当の対価支払請求に対して無効理由を主張することは許されない。また，本件特許１及び２の分割出願は，被告が依頼した弁理士が行ったものであり，分割出願により無効理由が生じたことを原告に主張するのは不当である。
ウ仮想実施料率
(ア)本件原出願は，多数の窒化クロム被膜に関する特許出願のうち最初に出願されたものであり，本件発明１及び２は，コストや耐久性の面から一般の自動車及びバイクに使用できるイオンプレーティング法によるＣｒＮ皮膜によるピストンリングを提供するパイオニア発明であって，被告のピストンリング製品の性能を基礎付けている。また，被告の社長表彰の算定に際して「製品の技術的構成の主要部をなし，権利効果が顕著であって，独創性ないし開発努力がかなり大きい」旨の評価を得ている。


(イ)本件発明３は，本件発明１及び２にホーニングの工程を付加することでコストダウンに寄与している。本件発明３は，それまで必要とされていた母材の表面の酸化膜等の除去のためのボンバード工程の代わりにサンドブラスト方式を採用したことにより，１３．７％の原価比率によるコストダウンを実現した。被告の社長表彰の算定における本件発明１及び２と本件発明３の技術的価値の比率は０．９：０．４である。(ウ)被告各製品の利益率は被告の他の製品の利益率の約３倍であり，これは本件各発明の実施による。また，被告の主張する他の特許権及び実用新案権に係る発明及び考案の売上げに対する寄与の割合は不明である。(エ)以上によれば，本件発明１及び２の実施料率は各７％，本件発明３の実施料率は３％を下らない。
（被告の主張）
ア被告各製品の売上高
(ア)被告は，原告が主張する実施期間の被告各製品の売上高の記録を廃棄しており，製造本数及び売上高は不明である。原告が算定の基礎として使用した被告の製品図面番号に関するデータ（甲３７の１～４。以下「甲３７号証」という。）及び原告の陳述書（甲６４）の基になるデータが真正なものであるかは疑問である。
また，仮に真正なものであるとしても，甲３７号証は被告の図面管理用データベースのデータであり，文書の秘密性及びその使用の違法性に照らせば，証拠として提出することには反社会性があり，信義則（民事訴訟法２条）に反するものであって証拠排除されるべきである。(イ)原告による推計は，各炉の生産能力を考慮しない点及び製造本数と売上げが正比例するという前提で売上高を算定している点で不当であり，平成２０年９月以降のリーマンショックによる生産減を無視している点も誤りである。
仮に，原告が製造本数の推計を行うのに用いたデータの数値が正しいとしても，上記各点を考慮すれば，被告各製品の製造本数は，別紙主張対照表①～④の「被告」欄の「製造本数」欄のとおりであり，製造本数と売上高が正比例するとの前提が正しいと仮定した場合の売上高は同「売上高」欄記載のとおりである。
イ超過売上げの不存在
(ア)競合品及び代替技術の存在
ａ被告は，ピストンリング製品の市場において国内の約５０％のシェアを，海外の約２０％のシェアを有し，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は被告各製品の競合品を製造販売していた。
ｂＴＰＲ社は，本件各発明の代替技術である摺動部材及びその製造方法に係る発明についての特許権（特許第３３５０１５７号。平成５年６月７日出願，平成１４年９月１３日登録）を保有している。
(イ)本件各特許には無効理由があること
ａ本件特許１
本件特許１の分割出願に際して添付された明細書は，本件原出願に際して添付された明細書に記載のない試料ＮＯ．４の耐摩耗試験結果を新規に追加したものであり，分割要件に違反し出願日の遡及が認められない。そして，本件原出願の公開特許公報には本件発明１の構成が記載されているから，本件発明１に係る特許には新規性欠如の無効理由があり，その旨の審決が確定している。
ｂ本件特許２
本件特許２には，次の無効理由があることが明らかである。(ａ)本件特許２の出願手続において，特許請求の範囲に「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織」と付け加える補正がされたが，これは補正要件に反し不適法であるから，本件特許２の出願は不適法な補正を看過して特許されたものとして，その出願時は上記補正に係る手続補正書を提出した時に繰り下がる。そして，本件原出願の公開特許公報に開示された発明からすれば，本件発明２は新規性又は進歩性が欠如している。
(ｂ)「ＣｒＮ相の大きさ」の意義が不明であって実施可能要件に反する。
(ｃ)出願前に頒布された刊行物である「ＰＶＤを利用した新材料開発の動向」（乙２３）には結晶子の大きさが１０００オングストローム以下である旨記載されており，本件発明２は新規性が欠如している。
(ｄ)結晶子の大きさが１０００オングストローム以下であることにつき明細書に記載がなく，サポート要件に反する。
(ｅ)実願昭５８－１９５６５号（実開昭５９－１２６１５９号）のマイクロフィルムには，イオンプレーティング法により摺動面に窒化クロムを主成分とした組織でなる被覆層を形成したピストンリングが開示されている。Ｘ線回折により測定が可能な最大値は１０００オングストロームであり，Ｘ線回折により測定したＣｒＮ相の大きさは必ず１０００オングストローム以下となるから，本件発明２は進歩性が欠如している。
ｃ本件特許３
「表面粗さ」の指標について記載がなく，実施可能要件違反の無効理由があることが明らかである。
(ウ)他社に対する権利行使の経緯
●（省略）●
(エ)以上によれば，本件各発明の実施による超過売上げは存在しない。
ウ仮想実施料率
(ア)平成２１年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握」（乙１３０）の技術分野別ロイヤルティ料率（国内アンケート調査）によると，対象となる製品・技術例に「真空蒸着」を例示する「冶金」において，ロイヤルティ料率の平均値は３．２％である。
(イ)被告は被告各製品に関し，被告の保有する１０件の特許権及び実用新案権（特許第１６２７６３４号，特許第２８５９８８９号，特許第３０９０５２０号，特許第３２６２３９１号，特許第３８９５７３０号，特許第２７５７９７４号，実用新案登録第２０７６６３３号，実用新案登録第２１００２０３号，実用新案登録第２１３８４７３号，実用新案登録第２５９４８９１号）に係る発明及び考案を実施していたから，被告各製品の売上げに対する本件各発明の寄与は限定的である。(ウ)ピストンリング製品の生産においては，本件各発明のような表面処理に関する技術のほか，リングの形状，鋳造，機械加工，塑性加工，材料の選定，製品の評価等に関する技術も重要である。
本件発明１及び２はピストンリング製品における摺動面の被膜に関する発明であり，ピストンリング製品全体に対する本件発明１及び２の寄与度はそれぞれ３０％を超えない。


本件発明３は摺動面の被覆の加工の過程に関する発明であって，ピストリング製品全体に対する本件発明３の寄与度は２０％を超えない。また，本件発明３の「母材の表面粗さ」の侵害立証は不可能であり権利行使に適さない発明であること，「母材の表面粗さ」に関する数値限定は先行技術を回避するために設けたもので，この数値限定を充たさなくても同等の作用効果を奏することができることからすれば，本件発明３の技術的価値は低い。
(エ)前記イの事情及び上記(ア)～(ウ)の事情によれば，本件各発明の仮想実施料率は限りなくゼロに近い。
(4)相当の対価の額（争点４）について
（原告の主張）
ア被告の貢献度
①本件各発明は，旧科学技術庁金属材料研究所の設備を借用して行われており，発明に要した費用は，材料費，出張旅費及び僅かな手みやげ代にすぎないこと，②本件原出願及び本件発明３の特許出願における出願時明細書の作成，拒絶理由に対する対応は原告ないしＢが行っており，出願に際して被告が負担した費用は通常の場合より低額であること，③本件各発明は，原告（本件発明３についてはＢも）以外の被告の従業員からの示唆や助力を得ずに行われたこと，④被告各製品の製造を行うために被告は新たな装置を準備したが，試作は専ら原告が担当したこと，⑤被告各製品の売上げが平成８年度以降大幅に増加している一方，被告のピストンリング全体の売上げの増加は１．１６倍にすぎず，また，被告各製品の平均利益率（経常利益率に該当する。）は，被告の平成９年度～平成１７年度における経常利益率の約３倍であることからすれば，被告の営業努力ではなく，本件各発明の技術的価値が売上げに貢献したのであること，⑥原告は，平均より昇進が遅く，本件各発明をしたことにより好待遇を受けていないことからすれば，被告の本件各発明に対する貢献度は本件発明１及び２については６０％，本件発明３については８０％である。
イ共同発明者間の寄与率
本件発明３における共同発明者Ｂの関与は，データの取得及び明細書の作成が主であったから，本件発明３の７０％が原告の貢献によるものである。
ウ以上によれば，原告が支払を受けるべき本件各発明の相当の対価は，次のとおり，合計１億１４９８万１５０２円であり，既払金１１７万４４００円（実施賞７３万７４００円，社長表彰４３万７０００円）を控除した残額は１億１３８０万７１０２円である。
(ア)本件発明１
ａトップリング
３３１５万０６６９円×２５％×７％×（１００－６０）％＝２３
万２０５５円
ｂオイルリング（ＤＶＭ及びレール）
５０億７６８２万７５１８円×５０％×７％×（１００－６０）％
＝７１０７万５５８５円
(イ)本件発明２
ａトップリング
５２億６１２８万３３９６円×２５％×７％×（１００－６０）％
＝３６８２万８９８４円
ｂオイルリング（ＤＶＭ）
１７９万４８４２円×５０％×７％×（１００－６０）％＝２万５
１２８円
(ウ)本件発明３
ａトップリング
４５億１６２５万４８１０円×２５％×３％×（１００－８０）％
×７０％＝４７４万２０６８円
ｂオイルリング（ＤＶＭ及びレール）
９億８９３７万２３０６円×５０％×３％×（１００－８０）％×
７０％＝２０７万７６８２円
（被告の主張）
ア被告の貢献度
本件各発明は，被告が原告に年度ごとの開発計画のテーマを割り当て，原告の上司が金属材料研究所を紹介し，被告が給与，出張費，日当等を拠出してされたものであり，原告の貢献度は１％を上回らない。
イ共同発明者間の寄与率
本件発明３における原告の寄与率は６０％を上回ることはない。
第３当裁判所の判断
１被告による本件各発明の実施の有無（争点１）について(1)被告が被告各製品を製造していたことには争いがないから，被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するかについて検討する（なお，本件各発明の実施期間については後記３(2)において判断する。）。
(2)本件発明１
ア本件発明１の技術的範囲
(ア)前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ本件明細書１の発明の詳細な説明の欄には次の趣旨の記載があるが，イオンプレーティング法をＨＣＤ方式に限定する旨の記載や，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの比率の技術的意義に関する記載はない。（甲１の１）
(ａ)発明が解決しようとする課題
従来の金属チタンの窒化物や炭化物の皮膜は，硬度が高く柔軟性に欠け，また，熱膨張係数が金属のそれに比べて著しく小さいために，金属母材との密着性が悪く，特に応力の作用状態の下で使用されるピストンリングの摺動面層としてこれらの窒化物や炭化物層を形成する場合には機関の運転中にリング母材から剥離を生じやすいという問題があり，実用に供されるには至っていない。また，イオンプレーティング法による上記皮膜の形成は皮膜生成速度が遅く，充分な厚さの被覆膜を形成するには長時間を要するので生産上難があり実用に供し得ない。そこで，過酷な使用条件下においても充分な耐摩耗耐焼き付き特性を示し，皮膜の剥離が起こり難いピストンリング及び皮膜形成速度が速いピストンリング皮膜形成方法を提供することを発明の目的としている。（段落【０００５】～【０００７】）
(ｂ)課題を解決するための手段
課題解決のために本件発明１に係る特許請求の範囲記載のとおりの構成を採用した。（段落【０００８】）
(ｃ)発明の作用


ピストンリングの被覆層はＰＶＤ法，好ましくは減圧された窒素ガス雰囲気中で金属クロムを蒸着させる反応性イオンプレーティング法を利用し，金属クロムの蒸着過程で該金属をＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムから成る混合組織に転換させることにより形成することができる。被覆膜を構成する成分をクロムの窒化物であるＣｒＮとＣｒ２Ｎにしたのは，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムから成る混合組織の熱膨張係数が母材金属のそれに近く，ピストンリングの使用中に被覆層が金属母材から剥離することを防止でき，硬質クロムめっきより硬度も堅く，耐摩耗耐焼き付き特性も良好であることによる。皮膜層構成成分としてクロムを採用するのは，イオンプレーティング法による金属クロムの蒸着速度が他の金属よりも大で，例えば，チタンの蒸着速度は０．３４μｍ／ｍｉｎであるのに対し，クロムは４．０μｍ／ｍｉｎであって，生産性の観点から極めて有効であることによる。（段落【０００９】～【００１１】）
(ｄ)実施例
鋳鉄製平板の試料素材につき，ボンバード処理等を行った後に，反応性イオンプレーティング装置の容器内において，窒素ガスを導入し所定の窒素ガス分圧にし，金属クロムを蒸発材としてＨＣＤ型電子銃により蒸発させ蒸着処理を行い，この試料の被覆層について摺動相手材との耐焼き付き試験を行った。
また，ばね鋼製ピストンリング母材について同様の方法により被覆層を形成し，被覆層をＸ線回折により分析したところ得られたＸ線回折チャートは【図４】（ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの比率はほぼ同程度）のとおりであった。このピストンリングについて摩耗量の測定を行ったところ，硬質クロムめっきを施した従来のピストンリングの摩耗量より少なく，被覆層の剥離も生じていなかった。
（段落【００１２】，【００１４】～【００１６】，【００２１】～【００２４】）
(ｅ)発明の効果
過酷な運転条件下で使用される内燃機関に使用する場合に剥離がなく特にその効果が顕著である。（段落【００２５】）ｂイオンプレーティングとは，真空を利用した物理的なプロセスによる気相被覆法（ＰＶＤ法）の一つである。イオンプレーティングの方式にはＨＣＤ方式（ホロー・カソード方式），ＡＩＰ方式（アーク放電方式）等がある。ＨＣＤ方式は，低電圧大電流の特殊電子銃（ＨＣＤ電子銃）による電子ビームでクロム等の物質を加熱，蒸発させてイオン化し，蒸着させて薄膜を形成する方式である。ＡＩＰ方式は，クロム等の物質を陰極ターゲットとして用い，アーク放電によって冷却された金属を局部的に溶かし同時にイオン化し蒸着させて薄膜を形成する方式である。（乙１７の１～３）
ｃＡＩＰ方式では，チタンの方がクロムより成膜速度が速いが，その場合のクロムの成膜速度は「０．０４１４×アーク電流の大きさ」により，チタンの成膜速度は「０．０４８０×アーク電流の大きさ」により表される。（乙５０）
(イ)上記事実関係に基づき，「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ   ２Ｎ型窒化クロムからなる」の意義について検討する。
ａ特許請求の範囲には「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ   ２Ｎ型窒化クロムからなる」との記載があるのみで，両成分の含有割合については何ら限定がないこと，本件明細書１の発明の詳細な説明にも両成分の含有割合を限定する記載がないことからすれば，「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる」とは，イオンプレーティング被覆層にＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていれば足り，含有割合は問わないものと解される。
ｂ被告は，本件明細書１のＸ線回折チャート（【図４】）を根拠に，「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる」はこれらの比率がほぼ同程度である場合に限られると主張するが，【図４】は実施例に関する記載にすぎず，被告の主張は採用できない。(ウ)次に，「イオンプレーティング」の方式について検討する。ａイオンプレーティングにはＨＣＤ方式やＡＩＰ方式があることから，「イオンプレーティング」の方式が問題となり得るが，本件発明１は物の発明に関する特許であり，特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式を限定する記載はないし，本件明細書１の発明の詳細な説明にもイオンプレーティングの方式をＨＣＤ方式に限定する記載はない。
したがって，「イオンプレーティング」の方式は限定されておらず，ＡＩＰ方式によってイオンプレーティング被覆層を形成する場合も本件発明１の技術的範囲から除外されないと解される。
ｂこれに対し，被告は，①    本件明細書１にはＨＣＤ方式のみの記載があること，②ＡＩＰ方式による場合には，金属クロムの方が他の金属よりも蒸着速度が速い（段落【００１１】）という本件発明１の効果が得られないことから，「イオンプレーティング」はＨＣＤ方式に限定され，ＡＩＰ方式は含まれないと主張する。
しかし，①について，ＡＩＰ方式もイオンプレーティングの一方式であるから，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングも文言上特許請求の範囲の「イオンプレーティング」に含まれるところ，本件明細書１におけるＨＣＤ方式の記載は実施例に関するものにすぎない。また，②について，ＡＩＰ方式ではクロムの蒸着速度はチタンに比し多少遅い程度であるから（上記(ア)ａ(ｃ)及び同ｃ参照），この点はＡＩＰ方式が本件発明１の技術的範囲から除外される根拠にならないと考えられる。
以上によれば，被告の主張は採用できない。


(エ)さらに，Ｃｒアンダーコート品の属否についてみるに，本件発明１に係る特許請求の範囲には，「少なくとも一つの摺動面に」「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成」すると記載されているだけであるから，上記イオンプレーティング被覆層は，摺動相手材と摺動する面に形成されていれば足り，直接母材に形成されることは要しないと解される。
したがって，Ｃｒアンダーコート品が本件発明１の技術的範囲から除外されることはない。
イ被告製品１の充足性
(ア)被告製品１の構成
ａ前記争いのない事実等，証拠（甲１２，乙５８，９４）及び弁論の全趣旨によれば，①   被告は，１号炉，２号炉，６号炉及び試作炉（ＨＣＤ炉）において被告製品１を製造していたこと，②ＨＣＤ炉（１号炉及び試作炉）で製造した上記①の製品は，少なくとも一つの摺動面にＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムを同程度の割合で含む組織で成るイオンプレーティング被覆層を形成したピストンリングであること，③ＡＩＰ炉（２号炉，６号炉）で製造した上記①の製品は，ＣｒＮ型窒化クロムが大部分を占めるが，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムを数％（Ｘ線回折によればＣｒＮ１００に対して４～６の比率で）含む組織で成るイオンプレーティング被覆層を形成したピストンリングであること，④６号炉で製造した上記①の製品はＣｒアンダーコート品であることが認められる。
ｂ被告は，上記ａ③に関し，ＡＩＰ炉で製造した製品にはＣｒ   ２Ｎ型窒化クロムが含まれていないと主張する。
●（省略）●（乙５８），これと異なる認定をするに足りる証拠はない。したがって，被告の上記主張は採用できない。
(イ)充足性
ａ前記ア(イ)～(エ)のとおり，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ   ２Ｎ型窒化クロムの含有割合，イオンプレーティングの方式及びＣｒアンダーコートの有無は本件発明１の技術的範囲の属否に関わりがないから，上記(ア)ａ①記載の被告製品１はその技術的範囲に属しており，被告は本件発明１を実施していたものと認められる。
ｂこれに対し，被告は，①    ●（省略）●②被告製品１のうち試作炉で製造したものは，顧客が試験又は研究をするために使用され，量産車で使用するために製造されたものではないから実施に当たらないことを主張する。
しかし，①について，本件発明１は従来技術である金属チタンの窒化物や炭化物の被膜における課題を解決するための発明であり（本件明細書１の段落【０００４】～【０００７】），被告の主張するＣｒＮ型窒化クロム単一相との比較は適切でない。
また，②について，被告が特許発明の技術的範囲に属する製品を製造して販売した以上は実施に当たり，購入した顧客が試験又は研究のために使用したことは本件発明１の実施の成否に影響しない。したがって，被告の主張は採用できない。
(3)本件発明２
ア本件発明２の技術的範囲
(ア)前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ本件明細書２の発明の詳細な説明の欄には次の趣旨の記載があるが，イオンプレーティング法をＨＣＤ方式に限定する旨の記載はない。（甲１の２，乙５）。
(ａ)発明が解決しようとする課題
本件発明１（前記(2)ア(ア)ａ(ａ)）と同じ。（段落【０００５】～【０００７】）
(ｂ)課題を解決するための手段
課題解決のために本件発明２に係る特許請求の範囲記載のとおりの構成を採用した。（段落【０００８】）
(ｃ)発明の作用
本件発明１（前記(2)ア(ア)ａ(ｃ)）と同じ。（段落【０００９】～【００１１】）
(ｄ)実施例
鋳鉄製平板の試料素材について，ボンバード処理等を行った後に，反応性イオンプレーティング装置の容器内において，窒素ガスを導入し所定の窒素ガス分圧にし，金属クロムを蒸発材としてＨＣＤ型電子銃により蒸発させ蒸着処理を行い，この試料の被覆層について摺動相手材との耐焼き付き試験及び耐摩耗試験を行った。また，ばね鋼製ピストンリング母材について同様の方法により被覆層を形成し，被覆層をＸ線回折により分析したところＣｒＮの存在を確認した。このピストンリングについて摩耗量の測定を行ったところ，硬質クロムめっきを施した従来のピストンリングの摩耗量より少なかった。また，被覆層の剥離も生じていなかった。（段落【００１２】，【００１４】～【００１６】，【００２１】～【００２６】）
(ｅ)発明の効果
本件発明１（前記(2)ア(ア)ａ(ｅ)）と同じ。（段落【００２７】）ｂ一般に，結晶粒は複数の結晶子によって構成されている。結晶子とは回折に寄与する最小単位で，結晶粒の中で単結晶とみなせる微結晶を意味する。結晶子の大きさは結晶粒径よりも小さいか，若しくは等しくなる。結晶子の大きさはＸ線回折法により測定した数値を計算式に適用して測定するのに対し，結晶粒の大きさは電子顕微鏡像によって測定する。（乙１８～２１）
ｃ被告は，平成１４年７月頃，本件特許権２の権利行使のために他社製品を分析するに際し，Ｘ線回折によって得られた数値を用いて簡易計算によりＣｒＮ結晶子サイズを求め，これに基づいて技術的範囲の属否を判断していた。（甲１９）
(イ)上記事実関係に基づき，「ＣｒＮ相の大きさ」の意義について検討する。


ａ「相」とは，「物質系の一部がその内部で物理的・化学的に全く同一性質を示す時，その部分が同じ相にあるという」（広辞苑第６版１６１４頁参照）とされるものであり，特許請求の範囲には「ＣｒＮ相の大きさ」が「１０００オングストローム以下の超微細組織でなる」と記載されていること，「相」それ自体の大きさは明らかに概念し難いことからすれば，「ＣｒＮ相の大きさ」とはＣｒＮ相を形成する結晶の大きさを意味すると解することが可能である。
また，特許請求の範囲には，ＣｒＮ相の同定に際してＸ線回折を用いる旨の記載に続いて「ＣｒＮ相の大きさ」に関する記載があることから，上記のＣｒＮ相を形成する結晶の大きさは，Ｘ線回折により測定できる結晶子の大きさであると解するのが自然である。さらに，発明の技術的範囲を画する際に，結晶子の集まりである結晶粒ではなく，回折に寄与する最小単位である結晶子の大きさの上限をもって数値限定を設けるのは合理的であるといえるし，被告自身も本件特許権２の権利行使に際して同様の解釈を採っている。
以上によれば，「ＣｒＮ相の大きさ」とは，ＣｒＮ相を形成する結晶子の大きさを意味するものと解するのが相当である。ｂこれに対し，被告は，Ｘ線回折による測定可能な結晶粒子の大きさの最大値は１０００オングストロームであり，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下」をＸ線回折により測定される結晶子の大きさと解すると数値限定が無意味なものとなると主張するが，昭和５５年頃における上記測定の最大値は２０００オングストローム程度とされており（乙２０の１～３），被告の主張は前提を欠く。(ウ)次に，「イオンプレーティング」の方式が問題となり得るが，本件発明１について説示したところ（前記(2)ア(ウ)）と同様の理由により，被告の主張は採用することができず，本件発明２についても，ＨＣＤ方式だけでなく，ＡＩＰ方式によってイオンプレーティング被覆層を形成する場合も技術的範囲から除外されることはないと解される。(エ)また，Ｃｒアンダーコート品についても，本件発明２の特許請求の範囲の記載に照らせば，本件発明１と同様に（前記(2)ア(エ)参照），本件発明２の技術的範囲から除外されることはないと解される。
イ被告製品２の充足性
(ア)被告製品２の構成
前記争いのない事実等，証拠（甲１７，乙９４）及び弁論の全趣旨によれば，①被告は，２～６号炉，８～１０号炉及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉において，被告製品２を製造していたこと，②上記①の製品は，少なくとも一つの摺動面に，Ｘ線回折法で同定されるＣｒＮ型窒化クロムのみを主成分とし，ＣｒＮ相を形成する結晶子の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したピストンリングであること，③①記載の各炉は全てＡＩＰ炉であること，④４～６号炉，８～１０号炉及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉で製造した上記①の製品の一部はＣｒアンダーコート品であることが認められる。
(イ)充足性
ａ前記ア(ウ)及び(エ)のとおり，イオンプレーティングの方式及びＣｒアンダーコートの有無は本件発明２の技術的範囲の属否に関わりがないから，上記(ア)①記載の被告製品２は，本件発明２の技術的範囲に属しており，被告は本件発明２を実施していたものと認められる。ｂ被告は，被告製品２のうち試作炉で製造したものは実施に当たらないと主張するが，本件発明１につき前記(2)イ(イ)ｂにおいて説示したとおりであって，被告の主張は採用できない。
(4)本件発明３
ア本件発明３の技術的範囲
(ア)前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ本件明細書３の発明の詳細な説明の欄には次の趣旨の記載があるが，イオンプレーティング法をＨＣＤ方式に限定する旨の記載はない。
（甲１の３）
(ａ)従来の技術
ピストンリングや摺動部材の摺動表面は高い摺動性能が要求され，硬質クロムめっきが用いられてきたが，近年内燃機関の高出力化等により摺動部材表面の受ける負荷は増大してきており，イオンプレーティングによるＴｉＮ膜，ＴｉＣ膜及びＣｒＮ膜が用いられるようになっている。
ＰＶＤ法におけるＴｉＮ膜などは非常に硬く，脆い上，皮膜の残留応力が高いので密着性が悪く，厚膜で使用すると，使用時膜が剥離したり，皮膜表面粗さが粗いと相手材を摩耗させるという問題を生じる。このため，常法によりピストンリング母材を製造し，その表面粗さを研磨等により調節し，その上に非常に薄いＴｉＮ皮膜を形成させているが，皮膜形成後の加工は原則として行わず，せいぜいラッピングを行う程度である。
このように従来技術においては，下地表面の粗さを研磨等により加工調節するため，加工時に下地に変質層が発生し，これはイオンプレーティング工程での前処理であるイオンボンバード程度では除くことができないので，下地と膜との密着性が充分でなく，皮膜を厚くすると皮膜が剥離しやすくなり，一方，皮膜の密着性を確保するため膜厚を薄くすると，摺動部材の耐久性が不十分であった。
（段落【０００２】～【０００４】）
(ｂ)発明が解決しようとする課題
ＴｉＮ膜やＴｉＣ膜等のイオンプレーティング膜が施された摺動部材が有する上記のような問題点を解消し，耐久性に優れた摺動部品を提供する。（段落【０００５】）
(ｃ)課題を解決するための手段及び作用
課題解決のために，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載の構成を採用した。
耐摩耗性皮膜を有する摺動部材の摺動面の形成方法としては，皮膜厚さを研磨代分厚くコーティングし，表面を研磨仕上げにより表面粗さを細かくすることが考えられるが，イオンプレーティング膜の場合には，上記方法では研磨時に皮膜の剥離が発生する上，ＴｉＮ膜やＴｉＣ膜はイオンプレーティングでの膜形成速度が遅く研磨代分厚くコーティングすることが工業的には得策ではないとして，行われていなかった。


本発明は，第一に，ブラストにより下地表面の加工変質層の除去を行い，表面粗さを２μｍから８μｍの粗さとする。表面粗さが２μm以下では皮膜の残留応力が高く，皮膜の密着性が悪く，８μｍ以上では皮膜の残留応力低下の効果が少なく，皮膜表面を細かくするのにかかる工数及びそのための膜厚確保が必要となり，効率が悪いからである。ブラストにより下地加工変質層は物理的に削り取れるので，下地の活性な面が得られる。この活性な状態はイオンプレーティング時まで保たれるわけではないが，イオンプレーティング工程でのイオンボンバード処理により容易に活性が取り戻せるので，イオンプレーティング膜と下地との密着性が良くなる。また表面粗さが粗くなることによってイオンプレーティング膜との接触面積が増加するので下地と密着性は更に良くなる。同時に，皮膜の残留圧縮応力は小さくなるので，皮膜の剥離性は弱くなっているものと推定される。このようなことから，皮膜の密着性が高まるので，皮膜形成後に研磨しても剥離することはない。
第二に，イオンプレーティング皮膜をクロムと窒素を主成分とする皮膜とする。クロムと窒素より成る皮膜とした理由は，クロムはチタンに比べ非常に高い蒸気圧をもっているので蒸発しやすく，したがって，イオンプレーティング皮膜形成速度も速い。そのため，研磨代分の膜厚を形成することは経済的にも問題がない。また，クロムと窒素より成る皮膜は，耐焼き付き性，耐摩耗性，耐食性に優れているので摺動部材の表面皮膜として適しているばかりでなく，またＴｉＮ膜やＴｉＣ膜に比べ内部応力が低く，耐剥離性に優れるので，膜厚を厚くすることができることから，耐久性に優れた摺動部品を得ることができるからである。クロムと窒素より成る皮膜とは，Ｃｒ，Ｃｒ２Ｎ，ＣｒＮ及びそれらの混合物より成る皮膜であり，ＣｒとＮとの比率が皮膜内部より皮膜外部に向かって，Ｎ濃度が連続的又は段階的に増加している皮膜を含み，皮膜組織がアモルファス組織である場合も含まれている。
（段落【０００６】～【０００９】）
(ｄ)実施例
ブラスト工程で一定の手法を採用することにより母材の平均表面粗さを変えることができる。また，平均表面粗さを変化させることで皮膜の残留応力が変化する。（段落【００１１】，【００１２】）被処理物にＨＣＤ方式によりイオンプレーティングによるコーティングを行った。（段落【００１５】）
(ｅ)発明の効果
本発明の摺動部材は耐久性に優れたものであり，工業的利用価値が高い。（段落【００２４】）
ｂ工業製品の表面粗さの指標としては，Ｒａ（中心線平均粗さ），Ｒｍａｘ（最大高さ）及びＲｚ（十点平均粗さ）がある。このうちＲａは「粗さ曲線からその中心線の方向に測定長さｌの部分を抜き取り，この抜き取り部分の中心線をＸ軸，縦倍率の方向をＹ軸とし，粗さ曲線をｙ＝ｆ（ｘ）で表したとき，所定の式によって求められる値をマイクロメートル（μｍ）で表したもの」である。Ｒｚは「断面曲線から基準長さだけ抜き取った部分において，平均線に平行，かつ，断面曲線を横切らない直線から縦倍率の方向に測定した最高から５番目までの山頂の標高の平均値と最深から５番目までの谷底の標高の平均値の差をマイクロメートル（μｍ）で表したもの」である。
Ｒａの測定には直線軸に沿った積分を要するが，Ｒｚの測定には積分は不要である。（乙４２の１及び２，４５）
ｃ被告は，自社及び他社のピストンリングの母材の表面粗さやイオンプレーティング後の粗さを測定する際にＲｚ（十点平均粗さ）の指標を用いている。（甲２２～２４）
(イ)上記事実関係に基づき「表面粗さ」の指標について検討する。本件発明３に係る特許請求の範囲には，「表面粗さ」がＲａ，Ｒｍａｘ及びＲｚのうちいずれであるかの記載がないため，「表面粗さ」の意義が問題となる。
上記のとおり，本件明細書３の実施例（上記(ア)ａ(ｄ)）において平均粗さの指標を用いていることからすれば，Ｒｍａｘによるものでないことは明らかと解される。これに加え，ピストンリングは円形の部材であり，摺動面は通常曲面を含むから，積分を用いるＲａの指標により正確な計測をするのは困難な場合があること，当業者である被告自身がピストンリングの表面粗さを測定する際にＲｚの指標を用いていることからすれば，本件発明３の「表面粗さ」はＲｚ（十点平均粗さ）の指標による表面粗さをいうものと解するのが相当である。(ウ)次に，「イオンプレーティング」の方式につき，被告は，ＨＣＤ方式に限定される旨主張するが，本件発明１について判示したところ（前記(2)ア(ウ)）と同様の理由により，ＡＩＰ方式によってイオンプレーティング被覆層を形成する場合も本件発明３の技術的範囲から除外されることはないと解される。
(エ)Ｃｒアンダーコート品の属否
本件発明３に係る特許請求の範囲には，「母材の表面にイオンプレーティングによるクロムと窒素とを主成分とする皮膜を被覆させた」と記載され，本件明細書３には，クロムと窒素より成る皮膜とは，Ｃｒ，Ｃｒ２Ｎ，ＣｒＮ及びそれらの混合物より成る皮膜であり，ＣｒとＮとの比率が皮膜内部より皮膜外部に向かってＮ濃度が連続的又は段階的に増加している皮膜を含むことが記載されている（前記(ア)ａ(ｃ)，段落【０００９】）。
以上によれば，母材にイオンプレーティングにより金属クロムから成る皮膜を成膜した上に窒化クロムのイオンプレーティング被覆層を形成したＣｒアンダーコート品の皮膜も「クロムと窒素とを主成分とする皮膜」に含まれると解することができる。
イ被告各製品の充足性
(ア)被告各製品の構成


証拠（甲１２，１７，２２，２３，乙２５，２７，５８，６４，９４，１２０）及び弁論の全趣旨によれば，①被告は，１～５号炉，１０号炉，試作炉（ＨＣＤ炉）及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉において，被告各製品を製造していたこと，②上記①の製品のうち，●（省略）●を使用したものは，鋳鉄又は鋼から成る母材の表面にイオンプレーティングによる皮膜を被覆させた摺動部材において，皮膜を被覆させる母材の表面粗さがブラスチング処理によるＲｚ２μｍ～８μｍであり，皮膜の表面粗さをＲｚ０．８μｍ以下とし，かつ，膜厚を１０μｍ～６０μｍとしたことを特徴とする摺動部材であること，③１号炉及び試作炉（ＨＣＤ炉）はＨＣＤ炉であり，その余の炉はＡＩＰ炉であること，④上記①の製品のうち，１０号炉及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉で製造した製品はＣｒアンダーコート品であり，その余はＣｒアンダーコート品ではないが，いずれもイオンプレーティングによりＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの混合相又はＣｒＮ型窒化クロム単一相の皮膜を被覆させたものであることが認められる。
(イ)充足性
ａ前記ア(ウ)及び(エ)のとおり，イオンプレーティングの方式及びＣｒアンダーコートの有無は本件発明３の技術的範囲の属否に関わりがないから，上記(ア)①記載の被告各製品のうち，●（省略）●を使用した製品は本件発明３の技術的範囲に属しており，被告は本件発明３を実施していたものと認められる。
ｂ被告は，被告各製品のうち試作炉で製造したものは実施に当たらないと主張するが，本件発明１及び２と同様の理由により，被告の主張は採用できない。
(5)以上によれば，被告は，本件各発明を実施していたものと認められる。
２消滅時効の成否（争点２）について
(1)消滅時効の起算点
ア勤務規則等の定めに基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は，使用者に対し相当の対価支払請求権を取得するところ（旧３５条３項），同請求権についての消滅時効の起算点は，特許を受ける権利の承継時であるのが原則であるが，勤務規則等に使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは，その支払時期が消滅時効の起算点となると解される（最高裁判所平成１５年４月２２日第三小法廷判決民集５７巻４号４７７頁参照）。イそこで，本件特許規定等に対価の支払時期に関する定めがあるかを検討するに，証拠（甲６，３０，乙７～１０。なお，枝番の記載は省略する。）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許規定等について以下のとおり認められる。
(ア)本件原出願に係る発明の特許を受ける権利の移転（昭和５９年９月１０日）当時の特許規定等
ａ特許規定（昭和４６年施行）には，①    会社が職務発明について特許を受ける権利を承継したとき及び実施したときは，会社は従業者に対し相当の褒賞を支払うこと（９条１項），②褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰規定によること（同条４項），③褒賞の金額に不服があるときは，会社に対し異議の申立てができること（同条５項）が規定されている。
ｂ特許表彰規定（昭和５１年施行）には，①    会社が出願したときは出願賞を支払うこと（２条１項），②１年間の継続的な実施がされるごとに当該特許発明の有効期間中実施賞を支払うこと（３条１項），③特許発明の実施効果が特に顕著なとき等には，事業所長の申請により社長表彰を行うことができること（同条３項）が規定されている。(イ)本件発明３の特許を受ける権利の移転（平成６年２月２１日）当時
の特許規定等
ａ特許規定（平成２年施行）には，①    上記(ア)ａ①と同趣旨の規定（９条１項），②褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰要領による旨の規定（同条２項），③上記(ア)ａ③と同趣旨の規定（９条３項）がある。
ｂ特許表彰要領（平成５年施行）には，①    上記(ア)ｂ①と同趣旨の規定（２条１項），②   出願賞は出願完了後に支払うこと（同条２項），③出願が登録されたときは登録賞を支払うこと（３条），④特許発明の実施が１年間を通じて継続的にされた場合は，当該年度の実施に対し実施賞を支払うこと（４条１項），⑤特許発明の実施効果が特に顕著であるときは，特許審査会審査長の申請により，社長表彰を行うことができ，その運用は特許社長表彰運用基準によること（同条２項），⑥特許審査会審査長は３月末までに特許審査部会長に実施賞支払の申請をすること（５条１項）が規定されている。(ウ)その後，本件特許規定等は数度にわたり改訂され，施行されたが，これらの改訂を通じ，出願賞，登録賞及び実施賞を支払うこと，褒賞の金額に不服があるときは異議申立てができること，実施賞は年度内の特許発明の実施を要件とすること（平成１５年施行の改訂により，１年間の継続的な実施ではなく年度内に実施があれば足りるとされた。），出願賞が出願完了後に支払われること，実施賞は対象となる年度の後に支払手続がされることが規定されている。
また，上記の本件特許規定等の改訂に当たり，実施賞等の支払に関して経過規定は設けられていない。


ウ本件において原告は被告が本件各発明を実施して利益を得たことについて相当の対価の支払を求めているところ，上記認定事実によれば，原告が実施を主張する平成７年１０月３１日以降に適用される本件特許規定等は，被告が特許を受ける権利を承継した職務発明を実施したときは発明者に対し実施賞を支払うこと，実施賞の支払は特許の登録後最初に到来する年度末の翌日以降の各年度の実施を対象とすることを定める一方，それより前の実施については実施賞の支払の対象としていないということができる。そして，実施賞は年度ごとの実施（更に平成１４年度までは年度を通じての実施）を要件として支払われるものであり，当該年度が終了しなければ相当の対価の額を算定することができず，したがって，その支払を請求することもできないから，実施賞の支払対象となる年度の実施についての相当の対価支払請求権の消滅時効は当該年度が終了するまで進行することはないと解すべきものである。他方，実施賞の支払対象となっていない期間における実施についての相当の対価支払請求権については，上記原則どおり，特許を受ける権利の承継の時から消滅時効が進行すると解される。(2)相当の対価支払請求権全部の消滅時効についてア被告は，本件各発明についての相当の対価支払請求権の消滅時効は特許を受ける権利の承継の時から進行するから，本件発明１及び２については平成６年９月１０日の経過により，本件発明３については平成１６年２月２１日の経過により消滅したと主張する。
イそこで，上記(1)ウの説示に基づいて判断する。(ア)本件発明１及び２の相当の対価支払請求権についてａ本件発明１及び２の特許登録がされたのはそれぞれ平成９年１２月２６日及び同年９月５日であるから，原告が相当の対価の請求対象とする期間のうち平成７年１０月３１日から平成１０年３月３１日までの実施には実施賞の適用がなく，同期間の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効はこれらについて特許を受ける権利が承継された時から進行する。
ｂ前記争いのない事実等によれば，被告は本件原出願に係る発明について特許を受ける権利を昭和５９年９月１０日に承継し，本件発明１及び２は本件原出願に包含された発明の一部であるとして分割出願されたものであるから（特許法４４条１項参照），本件発明１及び２について特許を受ける権利も同日に承継されたと解するのが相当である。これに対し，原告は，本件発明１及び２の相当の対価を受ける権利は本件特許１及び２の分割出願の日に発生したと主張するが，独自の見解であって採用できない。
そうすると，平成１０年３月３１日までの実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効の起算点は昭和５９年９月１０日であり，本件訴訟の提起までに消滅時効期間が経過したものと認められるから，被告による消滅時効の援用はその限度で理由がある。
ｃ平成１０年４月１日以降の実施については，実施賞の適用があり，相当の対価の支払時期に関する定めがあるから，支払時期の定めがないことを前提とする被告の消滅時効の主張は失当である。(イ)本件発明３の相当の対価支払請求権についてａ本件発明３の特許登録がされたのは平成１０年４月１７日であるから，平成７年１１月７日から平成１１年３月３１日までの実施には実施賞の適用がない。また，被告が本件発明３について特許を受ける権利を承継したのは前記争いのない事実等のとおり平成６年２月２１日である。
そうすると，平成１１年３月３１日までの実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効の起算点は平成６年２月２１日であるから，上記(ア)ｂと同様に被告の消滅時効の援用は理由がある。ｂ平成１１年４月１日以降の実施については，支払時期の定めがないことを前提とする被告の消滅時効の主張は上記(ア)ｃと同様に失当である。
ウ原告は，実施賞及び社長表彰の支払は本件各発明の相当の対価全体に対する承認に当たり，これにより本件各発明の相当の対価全体についての時効が中断し，又は時効利益の放棄に当たると主張する。しかし，本件特許規定等の定めに照らせば，実施賞は現に各年度において特許発明の実施があった場合に支払われるものであると認められるから，実施賞の支払により被告が承認したとみることのできる債務は当該年度の実施についての対価に限られ，これ以外の対価の存在を認めるものと解するのは相当ではない。
また，社長表彰については，本件特許規定等において，実施賞とは別に，被告が特に認めた場合に任意に支払うもの（従業者の側から支払を求めることはできないもの）として規定しており，その名称からも相当の対価とは別の性質の報奨であると解されるから，社長表彰の支払が相当の対価の支払債務の承認に当たるとは認められない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)各年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効についてア被告は，本件発明１及び２の平成１０年４月１日から平成１２年３月３１日まで並びに本件発明３の平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までの各実施に対応する相当の対価支払請求権は時効により消滅したと主張する。
イ前記争いのない事実等によれば，被告は，原告に対し，平成１１年１１月３０日に平成１０年度分の実施賞（本件発明１及び２に関し）を，平成１２年１２月２９日に平成１１年度分の実施賞（本件各発明に関し）を支払ったものであるところ，上記各実施賞の支払は平成１０年度及び平成１１年度の実施に対する相当の対価についての債務の承認であるから，各支払日から消滅時効が進行する。
したがって，被告による消滅時効の援用は，①本件発明１及び２の相当の対価支払請求権のうち平成１０年４月１日から平成１２年３月３１日までの実施に対応する部分，②本件発明３の相当の対価支払請求権のうち平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までの実施に対応する部分について理由がある。
ウ原告は，実施賞や社長表彰の支払が本件各発明の相当の対価全体に対する支払であり，承認に当たることを前提とする主張をするが，上記(2)ウのとおり，これを採用することはできない。
(4)以上によれば，本件各発明についての相当の対価支払請求権のうち，本件発明１及び２につき平成７年１０月３１日から平成１２年３月３１日までの実施に対応する部分並びに本件発明３につき平成７年１１月７日から平成１２年３月３１日までの実施に対応する部分は，時効により消滅したものと認められる。


３本件各発明により受けるべき利益の額（争点３）について(1)勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は，当該勤務規則等による対価の額が旧３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる（前記最高裁判決参照）。もっとも，使用者は，特許を受ける権利を承継しない場合でも，職務発明につき通常実施権を有するから（同条１項），同条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，使用者が通常実施権により得るべき利益を控除したもの，すなわち，特許発明の実施を排他的に独占することにより得るべき利益のことであり（以下，この利益を「独占の利益」という。），特許権者である使用者が自ら発明を実施している場合の独占の利益は，通常実施権による売上げを超えた超過売上げを基礎として，それが他者に実施許諾された場合の実施料相当額として算定するのが相当であり，具体的には，実施品の売上高に超過売上げの割合及び仮想実施料率を乗じることにより算定することができる。
(2)実施品の売上高
ア上記２のとおり，本件各発明についての相当の対価支払請求権のうち，平成１２年３月３１日までの実施に係る部分は時効により消滅しているから，同年４月１日以降の実施による売上高に基づいて相当の対価の額を算定すべきものとなる。
イ炉ごとの実施期間
前記１のとおり，原告が本件発明１及び２の実施を主張する各炉（ただし，本件発明１につき，原告が６～１０号炉で製造したと主張する部分は被告の主張に従い６号炉のものと認める。）において製造された被告各製品は本件発明１及び２の実施品であり，原告が本件発明３の実施を主張する各炉において製造された被告各製品のうち，●（省略）●を使用したものは，本件発明３の実施品であると認められるから，これを前提に，本件各発明の実施期間を検討する。
(ア)本件発明１について
１号炉のＩＰ２００オイルリング（ＤＶＭ及びレール）及び６号炉のＩＰ２００オイルリング（レール）の実施期間の終期については，別紙主張対照表①の「同終了」欄のとおり争いがあるが，原告の主張を裏付ける的確な証拠がないから，それぞれ被告が自認する平成１５年２月２８日及び平成１６年４月３０日（なお，月単位で主張されている終期については当該月の末日と解した。以下同じ。）を終期と認める。
(イ)本件発明２について
ａ原告が特許権の期間満了日（平成１６年１０月５日）までの実施を主張しているものについては，特許権の登録抹消日（同年９月５日）を終期として，相当の対価を算定する。
ｂ試作炉（ＡＩＰ炉）２炉におけるＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の製造を認めるに足りる証拠はない（ただし，売上高の計算に際してのこれらの製品の扱いについては，下記ウ(イ)のとおり。）。
(ウ)本件発明３について
ａ試作炉（ＡＩＰ炉）２炉におけるＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の製造を認めるに足りる証拠はない。
ｂ試作炉（ＨＣＤ炉）における●（省略）●の使用の継続について原告の主張を裏付ける的確な証拠はなく，証拠（乙１２０）及び弁論の全趣旨により実施期間の終期を平成１６年５月３０日と認める。(エ)以上によれば，本件各発明の相当の対価の算定の対象とする実施期間は，別紙売上高一覧表①～③の「認定」欄の「算定対象期間」欄のとおりである（ただし，斜字体で記載した本件発明２の試作炉（ＡＩＰ炉）２炉のＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の欄は，売上高算定のために便宜上記載したものであり，この部分を除く。）。
ウ炉ごとの売上高
(ア)原告は，被告に勤務中に入手した資料に基づき推計した被告各製品の製造本数や売上高に基づき別紙主張対照表①～④の「原告」欄の「製造本数」及び「売上高」欄のとおり主張するのに対し，被告は，実施期間の会計書類は廃棄済みであり製造本数及び売上高を検証することができないが，原告が推計の基礎としたデータの信用性には疑問があり，また，原告による推計は，実際の炉の生産能力及び平成２０年９月のリーマンショックによる生産減を考慮していない点や，製造本数と売上高が正比例することを前提としている点で不正確であると主張する。ａそこで検討するに，証拠（甲３７の１～４，６２の１及び２，６４，乙１２１，１２２）及び弁論の全趣旨によれば，①原告の主張する製造本数及び売上高は，原告が在職中に入手した本件各発明の出願公開の日から平成１２年３月３１日まで及び同年４月１日から平成１５年３月までの被告各製品の製造本数及び売上高のデータに基づいて，これらの各期間以外の期間の製造本数及び売上高を推計し，これを各炉で製造するリングの種類等を勘案して各炉に割り付けた結果に基づくものであること，②被告は，文書管理規定及び経理規定により，財務諸表，会計帳簿，伝票及び証憑書類以外の会計関係書類を当該会計年度終了後７年間保存すると定めていること，③原告は，平成２２年４月頃，被告に本件各発明に係る相当の対価の支払につき協議を行うよう申し入れたことが認められる。
上記事実関係によれば，原告の推計は相応の根拠に基づくものというべきである。これに対し，被告が原告から上記の申入れを受けた以降に相当の対価の算定に必要となる会計書類を全て廃棄するとは考えにくいこと，被告が生産減を主張する平成２０年９月以降の会計書類は廃棄対象ではないことからすれば，被告は，全期間ではないにしても資料に基づく一定の具体的な推計が可能であるのに，これをしないものと解さざるを得ない。
以上に照らせば，本件各発明の実施による製造本数及び売上高は，原告の推計のとおりであると認めるのが相当である。
ｂ被告は，炉の生産能力に基づいて各炉への割り付けをすべきであると主張して，その旨の従業員作成の陳述書（乙１３１）を提出するが，炉の生産能力を算定する基礎となる各炉の「軸数」や「１軸の有効長さ」の記載は被告の担当者が作成した過去の資料（甲６８）と合致しておらず，直ちに採用できない。また，被告は，甲３７号証を書証として提出するのは訴訟上の信義則に反すると主張するが，原告がこれを違法に入手したといった事情を認めるに足りる証拠はなく，被告の主張を採用することはできない。


(イ)平成１２年４月１日以降の実施による売上高は，具体的な期間ごとの売上高の増減等を認めるに足りる的確な証拠がないので，原告の主張の売上高を原告主張の実施期間日数で按分し，上記イの実施期間日数を乗じることにより算出するのが相当であり，これによれば，別紙売上高一覧表①～③の「認定」欄のとおりであると認められる（小数点以下切り捨て。以下同じ）。算出に際し，本件発明３に関して原告が実施期間の始期を平成７年１０月３１日と主張するのは公開日（同年１１月７日）の誤りと認めてこれを前提に按分計算をし，また，３号炉及び１０号炉の売上高は各炉の実施期間により按分した。
なお，同表のうち，本件発明２に関する試作炉（ＡＩＰ炉）２炉でのＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の製造の事実は認められないが（前記イ(イ)ｂ参照），同じ本数の実施品を量産炉で製造していたことが認められる（弁論の全趣旨）から，同表記載の売上高を本件発明２の実施による売上高に加算するのが相当である。これに対し，本件発明３に関しては（同(ウ)ａ参照），同じ本数の製品が量産炉で製造されていたとしても，当該量産炉で製造した製品のホーニング材が明らかではないため，本件発明３の実施による売上高には加算しない。
エ以上によれば，平成１２年４月１日以降の本件各発明の実施品の売上高の合計は次のとおりとなる。
(ア)本件発明１    合計２９億７７３２万３９６６円
トップリング２０２５万４４７０円
オイルリング（ＤＶＭ及びレール）２９億５７０６万９４９６円(イ)本件発明２    合計３１億９８８６万６０８６円
トップリング３１億９７１６万５８７３円
オイルリング（ＤＶＭ）１７０万０２１３円
(ウ)本件発明３    合計３６億１７９２万９４４５円
トップリング３４億０８４２万９４０３円
オイルリング（ＤＶＭ及びレール）２億０９５０万００４２円
(3)超過売上げの割合
ア競合品について
(ア)前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
ａ被告は昭和３０年代から国内の自動車用ピストンリング製品の市場において約５０％のシェアを有し，また，国外への輸出により昭和５０年代から世界の自動車用ピストンリングの２０％弱のシェアを有する。国内では，被告のほかＮＰＲ社及びＴＰＲ社が自動車用ピストンリング製品の製造販売を行っている。これら各社のピストンリング製品のうちのイオンプレーティング法による窒化クロムの被膜層を形成したピストンリングの比率は約１０％となっている。（乙１，２の２，１４１）
ｂＴＰＲ社は，平成４年８月頃からイオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロム単一相のピストンリングを，平成１０年６月頃にはイオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムの被覆層を形成したピストンリングを，平成１２年７月～１０月頃にはＣｒＮ型窒化クロムの被覆層を形成したオイルリングを，平成１４年７月頃にはＣｒＮ型窒化クロムの被覆層を形成したトップリングを製造販売していた。（甲１２，１９，４２，乙５８，乙６５の１，１０２～１０７，１０９，１１０の１～３，１１１，１３８，１４０，１４１）ｃＮＰＲ社は，平成１０年６月～８月頃にはイオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムの皮膜のピストンリング及びイオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムを含む被覆層を形成したトップリングを，平成１２年１０月頃にはイオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの混合相の被覆層を形成したオイルリングを，平成１５年３月頃にはイオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムの被覆層を形成したトップリングを製造販売していた。
（甲１２，１７，２５，４２，乙３１，３２，５８，１０７，１４１）ｄＴＰＲ社は，「摺動部材およびその製造方法」に関する特許権（特許第３３５０１５７号。平成５年６月７日出願，平成１４年９月１３日登録）を保有している（乙１００）。
上記特許の特許請求の範囲には，「少なくとも摺動面にＣｒ，Ｃｒ２ＮおよびＣｒＮの中の少なくとも一つからなり０．１～１５μｍの厚さの下地皮膜が被覆され，ＣｒＮの結晶構造中に３～２０重量％の割合で酸素が固溶されており且つビッカース硬さが１６００～２２００の範囲にある硬質被覆材からなる硬質皮膜が前記下地皮膜上に被覆されていることを特徴とする摺動部材。」（【請求項１】），「前記下地皮膜がＣｒ皮膜であることを特徴とする請求項１記載の摺動部材。」（【請求項２】），「前記皮膜が被覆されている部材がピストンリングであり，皮膜が形成されている面が外周面であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の摺動部材。」（【請求項８】）の記載があり，また，発明の詳細な説明の欄には，発明の目的がＣｒＮ皮膜の摺動特性と靱性とを向上させた硬質皮膜が密着性良く少なくとも摺動面に被覆されている摺動部材を提供することにある旨（段落【０００７】）の記載がある。
(イ)以上のとおり，被告はイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を形成したピストンリング製品の分野において国内で約５０％の，海外で約２０％のシェアを有し，他方，国内の競業他社であるＮＰＲ社及びＴＰＲ社は平成１２年４月より前からイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を採用していたことからすれば，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は被告各製品の競合品であるピストンリング製品を製造販売していたということができる。また，ＴＰＲ社は，本件発明１及び２と同様の作用効果を奏し，これらの代替技術となり得る特許権を有していたことが認められる。
イ本件各特許の無効理由について
(ア)本件特許１について


前記争いのない事実等のとおり，本件特許１についてはこれを無効とする旨の審決が確定している。なお，この無効審判は本件訴訟提起後に被告代理人が請求したものであり，無効とされた理由は，本件特許１の分割出願は新たな技術的事項を含むものとして分割要件に反するので，出願日の遡及が認められず，その結果，本件原出願の公開特許公報により新規性を欠くというものである（乙４３）。
(イ)本件特許２について
ａ被告の主張（前記第２の２(3)（被告の主張）イ(イ)ｂ）のうち補正要件違反による新規性等の欠如について検討する。
(ａ)証拠（乙３０，３２，３４，３５，３８）及び弁論の全趣旨によれば，①昭和６１年５月６日公開の本件原出願の公開特許公報（特開昭６１－８７９５０号）には，特許請求の範囲として「少なくとも一つの摺動面に，金属クロムと窒化クロムとの超微細な混合組織でなる被覆層を形成させたことを特徴とするピストンリング。」と，発明の詳細な説明として「被覆層において，金属クロム相と窒化クロム相との混合相」の「大きさは概ね１０００Å以下である」と記載されていること，②本件特許２の分割出願時の願書に添付した明細書には上記①の混合相の大きさに相当する記載はなかったこと，③被告は，平成９年４月３０日付け手続補正書により，特許請求の範囲の記載を「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロムを主成分とし，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したことを特徴とするピストンリング。」と変更し，発明の詳細な説明中に「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなる」との記載を追加する補正（以下「本件補正」という。）をし，これに基づいて本件特許２について特許登録がされたこと，以上の事実が認められる一方，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことが分割出願の当初明細書又は図面の記載から自明であると認めるに足りる証拠はない。(ｂ)上記事実関係によれば，本件補正は，いわゆる要旨の変更に当たるものであって，不適法と認められるから，本件特許２の出願は平成９年４月３０日にされたものとみなされる。そして，それより前に頒布された本件原出願の公開特許公報には，金属クロム相と窒化クロム相の混合相の大きさがおおむね１０００オングストローム以下であるピストンリングが開示されている。そうすると，本件発明２は新規性又は少なくとも進歩性を欠くと解することができる。ｂ以上によれば，その余の原告主張について判断するまでもなく，本件特許２には無効理由があると認められる。
(ウ)本件特許３について
被告は，本件発明３の「母材の表面粗さ」についてどの指標によるべきか記載されておらず，実施可能要件違反の無効理由があると主張するが，前記１(4)ア(イ)に説示したとおり，Ｒｚ（十点平均粗さ）によるものと解するのが相当であるから，被告の主張は採用できない。(エ)以上のとおり，本件特許１及び２には無効理由があると認められ，本件特許３には無効理由があるとは認められない。
ウ本件各特許の権利行使
前記争いのない事実等，証拠（甲１９，２５，乙３１～３７，３９～４１）及び弁論の全趣旨によれば，①●（省略）●以上の事実が認められる。
エ超過売上げの割合
上記ア～ウの諸事情，すなわち，被告は本件各発明の実施品である被告各製品だけでなくそれ以外のピストンリング製品についても相当高いシェアを有していること，競業他社が被告各製品の競合品の製造販売をしていること，ＴＰＲ社は本件発明１及び２の代替技術に係る特許を保有していたこと，本件発明１及び２に係る特許には無効理由があり，これを一因として被告による競業他社に対する権利行使が奏功しなかったこと，被告は本件特許１については権利行使を試みていないことなど本件における諸事情を考慮すれば，本件各発明が本件各製品の売上げに寄与したといえるとしても，その程度が高いとみることは困難である。以上によれば，被告各製品の売上げのうち本件各特許権に基づく超過売上げの割合はいずれも２０％であると認めるのが相当である。
オこれに対し，原告は，①    被告がオイルリング製品の市場を独占していること，②ＴＰＲ社及びＮＰＲ社のピストンリング製品は，その性能上被告各製品の競合品となり得ないこと，③被告各製品は被告の他の製品より利益率が高いこと，④ＴＰＲ社が保有する特許権はＩＰ３００のトップリングのうちＣｒアンダーコート品に対応する技術にすぎず，その余の被告各製品との関係で代替技術であるとはいえないこと，⑤相当の対価の支払請求に対し，特許権者である被告が特許の無効理由を主張することは許されないことを根拠に，超過売上げの割合はオイルリングが５０％，トップリングが２５％であると主張する。
しかし，①及び②について，前記ア(ア)ａ～ｃに認定したところに照らし，被告がオイルリング製品の市場を独占していたとは認められず，国内の競業他社が製造販売するイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を形成したピストンリング製品が被告各製品の競合品となっていたということができる。③について，利益率が高いことを裏付ける的確な証拠はない上，利益率が高いとしてもそのことから上記エの判断を覆すことは困難である。④について，前記ア(ア)ｄの特許請求の範囲の記載によれば，本件発明１及び２の実施品に代替し得る技術であると解することができる。⑤について，特許発明を独占的に実施した使用者が，その後，従業員による相当の対価の支払請求を拒むために特許無効を主張することは適切といい難いが，本件においては，本件特許権２については現に無効理由の存在が競業他社に対する権利行使不奏功の一因となっており，また，本件特許権１については被告がその権利行使をしたとすれば競業他社が無効理由の存在を指摘する可能性が高かったと考えられるから，これら無効理由の存在が被告による本件発明１及び２の独占的実施の妨げになっていたといい得る。さらに，被告が選任した弁理士による特許出願手続の過程で無効理由が生じたものであるとしても，この点に被告の帰責事由があるとは認められない。そうすると，本件における独占の利益を算定するに当たり，被告による無効理由の主張が許されないと解すべきではない。したがって，原告の主張はいずれも採用できない。


カ他方，被告は，被告各製品の競合品の存在や特許の無効理由の存在からすれば，被告に独占の利益はなく超過売上げは存在しないと主張する。しかし，競合品や無効理由が存在することのみをもって特許発明の独占の利益が否定されるものではないから，被告の主張は失当というべきである。
(4)仮想実施料率
ア前記争いのない事実等，前記１において認定した本件各明細書の記載に加え，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(ア)本件発明１及び２は，従来技術であるイオンプレーティング法により金属チタンの窒化物又は炭化物の皮膜を形成させたピストンリングにおける皮膜と母材との密着性が悪く皮膜の剥離を生じやすいことなどの課題を解決するために，充分な耐摩耗耐焼き付き特性を有するピストンリングを提供することを目的とする発明であり，これらの発明に係る特許は，ピストンリング製品の表面処理に関する基本的な技術をその権利範囲とするものである。
(イ)本件発明３は，従来技術であるピストンリング母材の表面粗さを研磨等により調節し，その上に薄いＴｉＮ皮膜を形成し，後の加工はせいぜい初期なじみを改善するためラッピングを施す程度の処理を行ったピストンリングにおいて，下地と皮膜との密着性が不十分になるという課題を解決し，耐久性に優れた摺動部材を提供することを目的とする発明であり，本件発明３に係る特許は，摺動部材の表面処理に関し，ブラストにより表面を活性にする工程及び表面をラッピング等により研磨する工程に際しての表面粗さを特定することにより，イオンプレーティング膜と下地との密着性を高めるなどして摺動部材の耐久性を改善する技術に関するものである。
被告は，平成１４年頃から多くの製品において●（省略）●に順次変更し，本件発明３の「母材の表面粗さ」の数値限定を充足しない製品を量産するようになった。（乙２７，１２０）
(ウ)ピストンリング製品の製造には，表面処理に関する技術のほか，リングの形状に関する技術，鋳造，機械加工や塑性加工に関する技術，材料の選定に関する技術，製品の評価等に関する技術を用いることを要するところ，被告は，被告各製品の製造に当たって，前記１のとおり本件各発明を実施しているほか，原告以外の被告従業員を発明者又は考案者とする被告の保有する次の特許権ないし実用新案権に係る発明ないし考案を実施していた。（甲４０，乙９１，１３７）
ａ特許第１６２７６３４号の特許権（乙７２，８１）「ピストンリングのラッピング装置」に係る発明であり，ＩＰ２００及びＩＰ２５１ピストンリングのラッピングに際し実施していた。ｂ特許第２８５９８８９号の特許権（乙７６，８５）「スペーサエキスパンダの合口部ジョイント嵌入方法及び装置」に係る発明であり，ＩＰ２００オイルリング（レール）について実施していた。
ｃ特許第３０９０５２０号の特許権（乙７８，８７）「ピストンリングとその製造方法」に係る発明であり，ＩＰ２５１トップリング及びＩＰ３００トップリングに実施していた。ｄ特許第３２６２３９１号の特許権（乙７９，８８）「レーザマーキングの異常検出方法」に係る発明であり，被告各製品全てにおいて実施していた。
ｅ特許第３８９５７３０号の特許権（乙８０，８９）「外周が上下非対称形状を為す部材の方向検出方法およびその装置」に係る発明であり，被告各製品のほぼ全てにおいて実施していた。
ｆ特許第２７５７９７４号の特許権（乙１０１）
「ピストンリング」に係る発明であり，ＩＰ３００ピストンリングにおいて実施していた。
ｇ実用新案登録第２０７６６３３号の実用新案権（乙７３，８２）「スペーサエキスパンダー耳部加工装置」に係る実用新案であり，ＩＰ２００オイルリング（レール）について実施していた。ｈ実用新案登録第２１００２０３号の実用新案権（乙７４，８３）「組合せオイルリング」に係る実用新案であり，ＩＰ２００のオイルリング（レール）について実施していた。
ｉ実用新案登録第２１３８４７３号の実用新案権（乙７５，８４）「内燃機関」に係る実用新案であり，ＩＰ２５１ピストンリングの一部について実施していた。
ｊ実用新案登録第２５９４８９１号の実用新案権（乙７７，８６）「鋼製組合せオイルコントロールリング」に係る実用新案であり，ＩＰ２００オイルリング（レール）に実施していた。
(エ)   ＮＰＲ社は，本件原出願に先立つ昭和５８年２月１５日，実用新案登録請求の範囲を「鋳鉄又は鋼製ピストンリングの全表面に軟窒化層を有し，且つリング外周面の前記軟窒化層上にＴｉＮもしくはＣｒＮのイオンプレーティング層を有することを特徴とするピストンリング」とする実用新案登録出願をした。（乙１３６）
(オ)本件各発明と同一又は類似の技術分野における実施許諾契約について調査した文献によれば，平均的な実施料率は３～４％程度であるとされている。（甲３，６９，乙１３０）
イ以上に認定した事実関係によれば，①    本件各発明はピストンリングのうち専ら摺動面の表面処理に関するものであり，②本件発明１及び２は，基本的技術に関するものであるが，いわゆるパイオニア発明とは認められず（上記ア(エ)参照），③本件発明３は性能の改善に関するものであるということができる。本件各発明の実施に係るこれらの事情を考慮すると，本件発明１及び２の仮想実施料率は各４％，本件発明３の仮想実施料率は２％と認めるのが相当である。
ウこれに対し，原告は本件各発明の仮想実施料率はより高率である旨，被告はこれがゼロに近い旨をそれぞれ主張するが，以上に説示したところに照らし，いずれも採用できない。
４相当の対価の額（争点４）について
(1)被告の貢献度について


ア前記争いのない事実等に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，①被告は，昭和２年に創業した理化学興業株式会社を前身とし，日本で初めて実用ピストンリングの製造を開始した会社であり，東京証券取引所第１部に上場され，現在に至るまで国内及び海外においてピストンリングを含むエンジン部品等の自動車関連部品を中心に製造販売しており，ピストンリング製品につき国内では約５０％の，海外では約２０％のシェアを維持していること（乙１，２の１～３，１４１），②被告のピストンリング事業部には，製造部門のほか，技術開発部が置かれており，開発グループに所属する複数の従業員が製品の開発や改良，他社製品の分析等に携わっていること（甲１２，１３，１７，２２，２３，４１～４３，乙１２，１３，１６，２４～２７，５８，６２，６３，６５の２，６６，１０２，１０６，１０７，１２０），③被告には知的財産権部が設置され，特許権の維持管理，他社への権利行使や実施許諾などを担当しており（甲１９，２５，２８，乙３１），また，営業部において客先に対する売り込みや情報収集，技術サービス部において客先への技術説明や苦情処理等の業務を行っていたこと（甲２４，乙１０３～１０５），④原告は，大学を卒業した昭和４８年に被告に入社し，技術開発部等に所属していたところ，昭和５６年頃，耐摩耗性及び耐焼き付き性に優れたイオンプレーティング皮膜の開発に着手するよう上司から命じられたこと（甲７０），⑤原告は，上司の指示に従い，紹介された旧科学技術庁金属材料研究所において同研究所の所有する装置を使用してイオンプレーティングを行うともに（同研究所には昭和６１年頃まで月１回程度赴いた。），蒸発材及び被処理物の準備やイオンプレーティング後の観察，試験等は被告の施設を使用して研究を行い，昭和５９年９月頃，本件原出願に係る発明をするに至ったこと（甲７０，乙３），⑥原告は，その後，商品企画室，特許情報室等への異動を経て，平成４年頃からイオンプレーティングによる窒化クロム皮膜の開発に携わり，被告の施設を使用して研究を続け，平成６年２月頃までにＢと共同で本件発明３を完成させたこと（甲７０，乙４，６），⑦本件原出願には弁理士が関与せず，原告が中心となって特許出願手続を行ったが，本件各特許の出願手続は被告が代理人として選任した弁理士が行ったこと（甲１の１～３，乙２８，２９），⑧被告は平成２年頃からイオンプレーティングによる窒化クロム皮膜のピストンリングの量産化を開始し，２号炉～１０号炉を増設する，ホーニング機を改造するなどの設備投資をしたこと（甲６８，７０，乙６４，１３１），以上の事実が認められる。なお，被告における原告の処遇が，原告の経歴，職務実績等に照らし他の従業員に比して格別劣っていたことをうかがわせる証拠はない。イ上記事実関係によれば，本件各発明が原告の努力及び創意工夫によることは確かであるが，原告は，被告による費用負担の下，被告入社後に得た知識経験に基づき，上司の指示に従い，開発グループでの職務を通じて，本件各発明を完成させるに至ったとみることができる。また，本件各発明の実施品である本件各製品が前記３(2)のとおり多大な売上げを計上したことに関しては，被告がピストンリングの分野で長年の実績を有していること，量産化のための設備投資を行ったこと，研究開発のみならず製造，営業その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであることは明らかと解される。
これらの諸事情を総合考慮すると，本件各発明の実施に係る相当の対価の算定に当たっては，被告の貢献度を９５％と認めるのが相当である。ウこれに対し，原告は被告の貢献度は６０～８０％である旨，被告は原告の貢献度は１％程度である旨それぞれ主張するが，以上に説示したところに照らし，いずれも採用することができない。
(2)共同発明者間の寄与率
証拠（甲７０，乙６）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明３は原告が主体となって行ったことが認められ，原告の寄与の割合は７０％と認めるのが相当である。
(3)相当の対価の額の計算
ア本件発明１
(ア)売上高    ２９億７７３２万３９６６円
(イ)超過売上げの割合    ２０％
(ウ)仮想実施料率    ４％
(エ)被告の寄与度    ９５％
(オ)相当の対価の額    １１９万０９２９円
（計算式）２９億７７３２万３９６６円×２０％×４％×（１００－９５％）＝１１９万０９２９円
イ本件発明２
(ア)売上高    ３１億９８８６万６０８６円
(イ)超過売上げの割合    ２０％
(ウ)仮想実施料率    ４％
(エ)被告の寄与度    ９５％
(オ)相当の対価の額    １２７万９５４６円
（計算式）３１億９８８６万６０８６円×２０％×４％×（１００－９５％）＝１２７万９５４６円
ウ本件発明３
(ア)売上高    ３６億１７９２万９４４５円
(イ)超過売上げの割合    ２０％
(ウ)仮想実施料率    ２％
(エ)被告の寄与度    ９５％
(オ)共同発明における原告の寄与度    ７０％
(カ)相当の対価の額    ５０万６５１０円
（計算式）３６億１７９２万９４４５円×２０％×２％×（１００－９５％）×７０％＝５０万６５１０円
(4)まとめ
したがって，平成１２年４月１日以降の実施に対応する本件各発明の相当の対価の額は合計２９７万６９８５円となる。
上記金額から，上記相当の対価の一部として被告が原告に支払った平成１２年度分以降の実施賞７３万７４００円（前記争いのない事実等(5)ア(ウ)～(サ)）を控除すると，残額は２２３万９５８５円である（なお，社長表彰は，前記２(2)ウのとおり相当の対価の一部とは認められないから，控除の対象とはならない。）。
５結論
以上によれば，原告の請求は２２３万９５８５円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官     長谷    川      浩    二
裁判官     清    野    正    彦


平成２４年４月１１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０１４６号，同第１０１４７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年３月２１日
判        決
第１０１４６号事件被告，第１０１４７号事件原告
（以下「原告」という。）
沢井製   薬株式   会社
同訴訟代理人弁護士      高      橋      隆      二
生      田      哲      郎
佐      野      辰      巳
第１０１４６号事件原告，第１０１４７号事件被告
（以下「被告」という。）
武田薬   品工業   株式会   社
同訴訟代理人弁護士      大      野      聖      二
金      本      恵      子
同          弁理士      松任    谷      優      子
主        文
１特許庁が無効２０１０－８０００８８号事件について平成２３年３月２２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１原告の請求
特許庁が無効２０１０－８０００８８号事件について平成２３年３月２２日にした審決のうち，「特許第３９７３２８０号の請求項７ないし９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分を取り消す。
２被告の請求
特許庁が無効２０１０－８０００８８号事件について平成２３年３月２２日にした審決のうち，「特許第３９７３２８０号の請求項１ないし６に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，下記１のとおりの手続において，被告の下記２の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁により当該特許の一部を無効とし，その余について請求が成り立たないとする別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）がされたところ，原告が，本件審決には，下記４(1)の取消事由があると主張して，請求を不成立とした部分の取消しを求める事案（第１０１４７号事件）と，被告が，本件審決には下記４(2)の取消事由があると主張して，当該特許を無効とした部分の取消しを求める事案（第１０１４６号事件）とが併合されている事件である。
１特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成９年１２月２６日，発明の名称を「医薬」とする特許出願（国内優先権主張日を平成７年６月２０日，原出願日を平成８年６月１８日とする特願平８－１５６７２５号の一部を特許法４４条１項に基づき新たな出願としたもの）をし，平成１９年６月２２日，設定の登録（特許第３９７３２８０号）を受けた。以下，この特許を「本件特許」という（乙３５）。(2)原告は，平成２２年５月１１日，本件特許について特許無効審判を請求し（甲２７），無効２０１０－８０００８８号事件として係属した。これに対して，被告は，同年７月２７日，訂正請求をした（乙３６）。(3)特許庁は，平成２３年３月２２日，「訂正を認める。特許第３９７３２８０号の請求項１ないし６に係る発明についての特許を無効とする。特許第３９７３２８０号の請求項７ないし９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」旨の本件審決をし，その謄本は，同月３１日，原告及び被告に対して送達された。
２本件各発明の要旨
本件審決が判断の対象とした発明は，前記訂正後のものであって，その要旨は，次のとおりである。以下，請求項の番号に応じて各発明を「本件発明１」などといい，これらを併せて「本件各発明」というほか，本件各発明に係る明細書（乙３６に添付のもの）を「本件明細書」という。
【請求項１】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，ビグアナイド剤とを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬【請求項２】ビグアナイド剤がフェンホルミン，メトホルミンまたはブホルミンで
ある請求項１記載の医薬
【請求項３】ビグアナイド剤がメトホルミンである請求項１記載の医薬
【請求項４】医薬組成物である請求項１記載の医薬
【請求項５】医薬組成物が錠剤である請求項４記載の医薬【請求項６】０．０５～５mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的
に許容しうる塩を含有する請求項１記載の医薬
【請求項７】０．０５～５mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，グリメピリドとを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合
併症の予防・治療用医薬
【請求項８】医薬組成物である請求項７記載の医薬
【請求項９】医薬組成物が錠剤である請求項８記載の医薬
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件発明１ないし６についての特許は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項の規定する実施可能要件及び同条６項１号の規定するサポート要件に違反してされたものである，②本件発明７ないし９についての特許は，実施可能要件及びサポート要件に違反しないが，下記アないしエに記載の引用例１ないし４に記載の発明から容易に想到することができたとは認められない，というものである。ア引用例１：「経口血糖降下剤の使い方と限界」（medicina   vol.３０，no.８・１４７１～１４７３頁。平成５年８月刊行。甲１）
イ引用例２：「新しい経口血糖降下剤の開発状況と展望」（medicina   vol.３０，no.８・１５４１～１５４２頁。平成５年８月刊行。甲２）ウ引用例３：「ＮＩＤＤＭの新しい治療薬」（Therapeutic   Researchvol.１４，no.１０・４１２２～４１２６頁。平成５年１０月刊行。甲３）エ引用例４：「経口糖尿病薬－新薬と新しい治療プラン－」（総合臨床   vol.４３，no.１１・２６１５～２６２１頁。平成６年１１月刊行。甲４）(2)なお，本件審決が認定した引用例１ないし４に記載の発明（以下「引用発明」という。）並びに本件発明７と引用発明との相違点は，以下のとおりである。ア引用発明：ピオグリタゾン，又は，グリメピリドのいずれか１つを有効成分
とする糖尿病治療用医薬


イ相違点１：本件発明７の糖尿病治療用医薬はピオグリタゾンとグリメピリドとを組み合わせてなるものであるのに対し，引用発明のものはピオグリタゾン及びグリメピリドのいずれか１つを単独で有効成分として使用するものであって，それ
らを併用するものではない点
ウ相違点２：本件発明７の糖尿病治療用医薬はピオグリタゾンの用量につき，「０．０５～５mg/kg体重の用量」と特定されているのに対し，引用発明のものは
ピオグリタゾンの用量に係るそのような特定はない点
４取消事由
(1)原告主張の取消事由
ア本件発明７ないし９に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の
誤り（取消事由１）
イ本件発明７ないし９の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由２）
(ア)引用発明及び相違点１の認定・判断の誤り
(イ)作用効果に係る判断の誤り
(2)被告主張の取消事由
本件発明１ないし６に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の誤り
（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件発明７ないし９に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，ピオグリタゾンとスルフォニール尿素剤（ＳＵ剤）であるグリベンクラミドとの併用についての薬理試験結果（実験例２）を具体的に記載した本件明細書の記載と，ＳＵ剤に係る技術常識とに基づいて，本件発明７をどのように実施するかを当業者が理解することができるから，本件発明７ないし９について本件明細書には実施可能要件及びサポート要件の違反がない旨を説示する。(2)しかしながら，明細書の発明の詳細な説明には，出願に係る発明が公知技術を基礎として容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であることを当業者が理解できるように解決課題及び解決手段，すなわち発明の効果が記載されている必要がある。
そして，本件明細書には，本件発明７のグリメピリドとは異なるＳＵ剤であるグリベンクラミドとピオグリタゾンとの併用しか記載されていないところ，グリメピリドは，グリベンクラミドよりもインスリン分泌促進作用が弱いにもかかわらず，同等又はそれ以上の血糖降下作用を有することが知られているから，グリベンクラミドとグリメピリドを同視することはできない。まして，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用と，その他のインスリン感受性増強剤と他の主なＳＵ剤との併用との効果の違いは，本件明細書に何ら記載されていない。したがって，本件明細書には，発明の効果が記載されておらず，実施可能要件及びサポート要件を充足しない。
(3)また，本件明細書には，ＳＵ剤としてグリベンクラミドに関する記載はあるが，グリメピリドが好ましいとの記載もなく，ピオグリタゾンとグリベンクラミドとを併用する際の用量についての記載はあるが，グリメピリドを併用する際の用量が記載されていない。
したがって，本件明細書には，本件発明７の構成が具体的に記載されていないといわざるを得ない。
(4)よって，本件明細書は，記載に不備があり，この点に関する判断を誤る本件審決は，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)併用医薬発明は，それぞれ単独で投与した場合と比較して，併用投与の方が優れた効果（併用効果）を奏する場合にはじめて特許性が認められ，発明として完成するものであるところ，ここにいう「併用効果」は，臨床上，単独投与で十分な効果が得られない患者に対して別の薬剤を併用投与して効果（併用効果を示すことは，必要とされない。）が得られる「臨床上の併用の有用性」（乙１７，３９，４０）とは区別されなければならない。
したがって，本件明細書に本件各発明が開示されているというためには，上記の併用効果の記載が必要である。
(2)本件明細書には，ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与（実験例１）及びピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリベンクラミドとの併用投与（実験例２）について，単独投与と対比した場合の血糖降下作用の顕著な増強が実証されている。
そして，グリメピリドは，グリベンクラミドと同じＳＵ剤に分類され，グリベンクラミドと構造が極めて類似しており，グリベンクラミドと同等かそれ以上の強い血糖降下作用を示すものである（引用例１～４，乙１１～１４）。したがって，ピオグリタゾンとグリベンクラミドとの併用投与（実験例２）は，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果を十分に推認させる。乙２５及び２６は，上記の併用効果を具体的に実証している。
以上のとおり，本件明細書は，本件発明７ないし９について，その併用効果を記載しており，記載不備の問題はない。
(3)本件発明７は，グリメピリドについてその用量を限定していないから，本件明細書に具体的用量の記載がないからといって，本件発明７が本件明細書に記載されていないことにはならない。
２取消事由２（本件発明７ないし９の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)引用発明及び相違点１の認定・判断の誤りについてア本件審決は，引用発明をピオグリタゾン及びグリメピリドのいずれか１つを単独で有効成分として使用するものと認定した上で，相違点１を認定している。イしかしながら，ある刊行物に当業者が実施可能な程度に発明の構成が開示されており，かつ，医薬品としての有用性が期待できる程度の開示があれば，当該刊行物には発明としての医薬発明が記載されていると解されるところ，公知の医薬品の組合せに基づく併用医薬は，その構成が示されていれば，当業者はその有用性を試験によって確認できるから，発明としては完成していることが明らかで，臨床的効果の記載まで必要ではない。
そして，引用例３の図３には，「将来のＮＩＤＤＭ薬物療法のあり方」と題して，①α－グルコシダーゼ阻害剤（ボグリボース）とＳＵ剤（グリメピリド）との併用，②α－グルコシダーゼ阻害剤とインスリン感受性増強剤（インスリン抵抗性改善剤ともいう。トログリタゾン及びピオグリタゾン）との併用，③ＳＵ剤（グリベンクラミド又はグリクラジド）とインスリン感受性増強剤（トログリタゾン）との併用という３つの技術的思想が記載されており，特に③については併用したときの効果が数値をもって具体的に記載されているばかりか，この図に関して，「すでに臨床治験を終了あるいは進行中であり，近い将来に臨床の第一線に登場する可能性が高い」旨の説明がされている。したがって，上記の図３には，上記①ないし③の組合せについて，いずれも実際に臨床試験が行われたものであることが記載されているといえる。


また，引用例４の図６には，空腹時血糖値に応じてインスリン感受性増強剤を単独又は併用で投与することが記載されているほか，ＳＵ剤とインスリン感受性増強剤との併用投与による治療プランが具体的に記載されている。このように，インスリン感受性増強剤とその他の血糖降下剤（糖尿病治療薬）との併用は，本件優先権主張日当時，技術的思想として確立していた。さらに，異なる種類の糖尿病治療薬を併用投与した場合，各薬剤が有する異なる作用機序が拮抗することは知られておらず，むしろ，併用投与は，広く行われており，本件優先権主張日当時，当業者がインスリン感受性増強剤とＳＵ剤との併用を試みることは，容易であった（引用例４，甲１８，２２～２６）。このように，被告が主張する併用効果と臨床上の併用の有用性は，同一の作用効果を示しているのであって，両者は，別のものではなく，単に併用投与の効果を確認する方法の違いにすぎない。したがって，臨床上の併用の有用性について記載があれば，併用効果も認められるというべきであって，引用例３及び甲２２には，いずれもこのような併用効果に関する記載がある。
ウ以上のとおり，引用例３及び４には，ピオグリタゾン（又は上位概念であるインスリン感受性増強剤）とグリメピリド（又は上位概念であるＳＵ剤）とを併用することが発明として具体的に記載されているから，本件審決は，引用発明の認定を誤るものであり，相違点１は，存在しない。
また，相違点２の数値範囲は，当業者が適宜設定するものであり，かつ，この数値範囲について臨界的意義があることが示されているわけでもないから，相違点２は，本件審決も指摘するとおり，実質的な相違点ではない。よって，本件発明７並びにこれを更に特定した本件発明８及び９が引用発明との関係で少なくとも進歩性要件を充たさないことは，明白である。
(2)作用効果に係る判断の誤りについて
ア引用発明の作用効果の認定の誤りについて
(ア)本件審決は，引用例１ないし４の記載が，インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はトログリタゾンとグリメピリドのようなＳＵ剤とを併用すれば効果の高い治療が可能となるかもしれないという単なる期待の域を出ないものであり，異なる作用機序に基づく糖尿病治療薬の併用が総量的又は相乗的な効果を必ずもたらすことを裏付けるものではない旨を説示する。
(イ)しかしながら，引用例３には，インスリン感受性増強剤（トログリタゾン）とＳＵ剤（グリベンクラミド又はグリクラジド）との併用によって，インスリン感受性増強剤の単独投与より優れた効果を奏することが，血糖改善率の数値を示すことによって具体的に記載されている。
なお，本件審決は，乙１７をインスリン感受性増強剤が他剤と併用効果を持たないことを示す文献であると理解しているが，乙１７は，抄訳であって，その全訳である甲２２によれば，同文献は，むしろ，インスリン感受性増強剤であるトログリタゾンと他剤との併用投与が著しい改善効果を示すことを明らかにする文献である。そして，ピオグリタゾンとトログリタゾンとは，いずれもインスリン感受性増強剤に属する薬物であり，基本的には類似しているから，引用例３のトログリタゾンに関する記載をピオグリタゾンに置き換えることは，容易であるし，グリメピリドとグリベンクラミド又はグリクラジドとは，いずれもＳＵ剤であって化学構造も類似しているから，当業者は，引用例３の上記記載から，本件発明７のピオグリタゾンとグリメピリドとの併用でも同様の効果があることを容易に予測できる。
イ本件発明７の作用効果の認定の誤りについて
(ア)本件審決は，本件優先権主張日当時の技術水準について，異なる作用機序の薬剤を併用して用いれば例外なく相加的又は相乗的な効果が必ずもたらされることを当業者が認識していたという事実を認めるに足りる根拠を全く見いだせないことを前提に，本件明細書の実験例２から，ピオグリタゾン又はグリベングラミドの単独投与よりも両薬剤の併用投与の方が優れていることを当業者が把握できるから，その併用効果が相加的効果又は相乗的効果のいずれであるのかはさておき，ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリベングラミドとの併用による効果は，引用例１ないし４の記載からは当業者の予測を超えたものである旨を説示する。(イ)しかしながら，同一の病態に対して異なる作用機序を有する薬剤を同時又は異時に併用投与することで治療効果を高める手法は，古くから知られており，この場合，通常は相加的効果がもたらされることは，当業者が予測できることである（引用例１，２，４，甲５，６，２７）。
現に，前記のとおり，インスリン感受性増強剤とＳＵ剤とを併用することは，本件優先権主張日当時，知られており（引用例１～４），糖尿病治療の臨床現場においては，異なる作用機序を有する糖尿病治療薬を併用投与して治療効果を高めることは，技術常識となっていた（甲２５，２６）から，本件発明７の作用効果が格別顕著であるといえるためには，本件発明７（ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用）によって，ピオグリタゾン以外のインスリン感受性増強剤とグリメピリド以外のＳＵ剤との併用によっては得ることのできない固有の効果が必要である。しかるところ，本件明細書の実験例２が示しているのは，ピオグリタゾン及びグリベングラミドは，単独投与よりは両剤の併用投与の方が優れているということにすぎず，それ以上の効果は，何ら記載も示唆もされていない。すなわち，本件明細書の実験例２は，本件発明７の組合せが，作用機序の異なるその他の２つの糖尿病治療薬のあらゆる組合せに対して格別顕著な効果を有していることを何ら示していないから，公知技術に対して格別顕著な効果があることを示していない。(ウ)このように，本件明細書は，本件発明７の組合せが引用例１ないし４の記載からは当業者の予測を超えたものであることを示していないが，本件審決は，本件優先権主張日当時の技術水準を誤って著しく低く認定したために，本件発明７の作用効果を格別顕著であると誤認したものである。
ウ乙２６の評価についての判断の誤りについて


(ア)本件審決は，乙２６には血漿グルコース低下作用につき，グリメピリドとインスリン感受性増強剤とを組み合わせて用いる場合，ピオグリタゾンとの併用がトログリタゾン又はシグリタゾンとの併用よりも優れていることが示されているから，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用による本件発明７の効果は，引用例１ないし４の記載からは当業者が予測できない格別顕著なものである旨を説示する。(イ)しかしながら，進歩性の判断においては，明細書に，当業者が発明の効果を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載があるとはいえない場合には，出願後に補充した実験結果等を参酌することは許されないところ，本件明細書には，インスリン感受性増強剤とＳＵ剤との併用に関しては，ピオグリタゾンとグリベンクラミドの併用という実験例２についてしか記載がなく，また，グリメピリドは，ＳＵ剤の一例として挙げられているにすぎず，特に好ましいとされているのは，グリベングラミドである。したがって，当業者は，本件明細書の記載から，ピオグリタゾンと特に好ましいグリベンクラミドとの併用例（実験例２）を認識できても，本件発明７（ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用）の効果を認識又は推論することができない。他方，乙２６に記載されているのは，本件明細書から推論できない本件発明７その他の実験例が記載されているのだから，本件発明７の進歩性の判断に当たって，乙２６を参酌することはできない。(ウ)また，インスリン感受性増強剤とＳＵ剤との併用の効果の差を正しく評価するためには，各インスリン感受性増強剤の単独投与によって生じる効果をそろえて対比する必要があるところ，乙２６に記載された実験では，このような配慮がされていないから，併用による効果の違いを正確に確認できない。したがって，乙２６に記載された実験は，不適切な対比実験であり，ピオグリタゾンとＳＵ剤との併用がトログリタゾン又はシグリタゾンとＳＵ剤との併用よりも優れていることを示していると評価できず，まして，本件発明７に格別顕著な効果があることを立証していない。
(エ)よって，乙２６を根拠として本件発明７に格別顕著な効果を認めた本件審決の判断は，誤りである。
なお，被告が援用する乙２５も，本件出願より後に提出されたものであるし，本件明細書の実験例２とは実験計画及び実験結果が異なっているばかりか，その実験方法によれば，薬物併用による相乗的効果を実証する比較実験になっていない。
〔被告の主張〕
(1)引用発明及び相違点１の認定・判断の誤りについてア前記のとおり，特許性を論じる場合の併用効果と，単なる臨床上の併用の有用性は，区別されなければならないところ，引用例に併用医薬特許発明が開示されているというためには，併用効果の記載が必要である。しかるに，原告が提出した引用例には，いずれも併用効果の記載がない。
イ同一の疾病治療に用いられている作用機序の異なる２つの医薬を組み合わせて使用する場合の併用効果については，必ずしも相乗的な効果がもたらされるとは限らないため，実際の効果については現実に使用してみなければ分からないという認識が，当業者には一般的であるところ，ピオグリタゾン（インスリン感受性増強剤）は，本件優先権主張日当時，まだ臨床試験中であり，市場にはインスリン感受性増強剤自体存在しなかったため，インスリン感受性増強剤と他の血糖降下剤との併用による効果の増強（相乗的効果）は，実証されておらず，その予測可能性は，極めて低かった。むしろ，同じチアゾリジン系インスリン感受性増強剤であるトログリタゾンと他の経口糖尿病薬（ＳＵ剤，メトホルミン）との併用では，単独投与と差異がないことが報告されていた（乙１７）。したがって，引用例３及び４の各図の記載によって，インスリン感受性増強剤とその他の血糖降下剤（糖尿病治療薬）との併用が本件優先権主張日当時，技術的思想として確立していたとはいえない。
引用例３の図３は，その標題及び引用例３の執筆者の陳述書（乙２９）からも明らかなように，将来のあり方（期待や可能性）を示したものにすぎず，具体的な併用の形態や併用効果を示すものではない。また，引用例３には，ＳＵ剤では効果不十分な患者に対してトログリタゾンを追加投与した場合の臨床上の効果の有用性についての記載はあるが，併用効果についての記載はない。そして，引用例４には，ＳＵ剤とインスリン感受性増強剤という作用機序の異なる薬剤について，その併用の可能性や期待についての記載はあるが，具体的な併用の方法や，併用の効果については記載がない。
さらに，甲１８は，審判手続で提出されていないばかりか，本件優先権主張日の１０か月前の学会発表の要旨であって，本件優先権主張日当時の一般的な技術水準を構成するものではなく，これをもとに引用例１ないし４の技術内容を理解すべきものでもない。しかも，甲１８の関係者による陳述書等（乙４５，４６）から明らかなとおり，甲１８の試験は，危惧すべき相互作用が生じないことを確認するために実施した安全性試験であって，併用効果を評価するためのものではなく，本件発明７の構成も記載されていない。
(2)作用効果に係る判断の誤りについて
ア本件優先権主張日当時の技術水準について
本件優先権主張日当時，糖尿病の薬物治療においては，異なる作用機序の薬剤を併用して用いれば例外なく，相加的又は相乗的な効果が必ずもたらされるとは認識されていなかった。
イ引用発明の作用効果の認定の誤りについて
乙１７には，他の経口血糖降下剤の単独投与では効果不十分な患者に対してインスリン感受性増強剤であるトログリタゾンを追加投与すると効果が見られたという臨床上の併用の有用性の可能性に関する記載はあるが，単独投与と他の経口血糖降下剤との併用投与では効果に差異はなかった旨の記載があるなど，併用効果について否定的な記載がされている。したがって，乙１７に基づき，引用例３がインスリン感受性増強剤とＳＵ剤との併用効果を具体的に記載しているということはできない。
併用効果の有無は，併用群と各薬剤単独群を無治療（対照）群と比較しなければ判断できないのであって，ある薬剤で効果不十分な患者に別な薬剤を投与すると効果（臨床上の併用の有用性）がみられたからといって，特許性を論じるに当たっての「併用効果」が示唆されることにはならない。
ウ本件発明７の作用効果の認定の誤りについて
引用例１ないし４に記載された技術的事項は，いずれもインスリン感受性増強剤であるピオグリタゾンやトログリタゾンと，グリメピリドのようなＳＵ剤を併用すれば効果が高い治療が可能となるかもしれない，という期待の域を出ないものであり，本件優先権主張日当時，インスリン感受性増強剤とＳＵ剤との併用効果は，知られていなかった。


むしろ，同一の疾病治療に用いられている作用機序の異なる２つの医薬を組み合わせて使用する場合の併用効果については，必ずしも相乗的な効果がもたらされるとは限らないため，実際の効果については現実に使用してみなければ分からないという認識が，当業者には一般的であるところ，本件明細書の実験例２に記載の表２のデータから，ピオグリタゾンとグリベンクラミドの併用投与（本件発明７）は，これらの単独投与よりも優れていること（併用効果）が理解できるものである。よって，本件発明７には，顕著な作用効果があるといえる。
エ乙２６の評価についての判断の誤りについて
明細書に発明の効果を認識又は推論できる記載がある場合には，記載の範囲を越えない限り，出願後に補充した実験結果等を参酌することは許されるところ，本件明細書には，ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与（実験例１）及びピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリベンクラミドとの併用投与（実験例２）について，単独投与と対比した場合の血糖降下作用の顕著な増強が実証されている。
そして，グリメピリドは，グリベンクラミドと同じＳＵ剤に分類され，グリベンクラミドと構造が極めて類似しており，グリベンクラミドと同等かそれ以上の強い血糖降下作用を示すものである（引用例１～４，乙１１～１４）。したがって，ピオグリタゾンとグリベンクラミドとの併用投与（実験例２）は，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果を十分に推認させる。
したがって，本件明細書には，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果について推論できる記載があるから，出願後に提出された乙２６を参照できる場合であって，これに基づき本件発明７の効果を認定した本件審決に誤りはない。また，乙２５も，追加的な実験データであるが，ここにおいても，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果が相乗的であることが確認されている（乙２３参照）。
(3)本件発明７ないし９の進歩性について
ア引用例１ないし４には，本件発明７の具体的構成は，何ら示されていない。むしろ，本件発明７は，ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリメピリドを組み合わせることにより，それぞれ単独で使用する場合に比較して少量で優れた血糖降下作用が得られ，それゆえ副作用を低減し得るという作用効果を有する（本件明細書【００４４】実験例２，乙２２，２３，２５）ところ，この作用効果は，単に併用の可能性や期待のみを記載した引用発明３及び４からは予測できないものである。イ医薬の特性上，実際の併用効果は，現実に使用してみなければ分からず，現に，現在市販されている経口糖尿病治療薬の添付文書には，いずれも他の血糖降下剤との併用に関する注意事項が明記されており（乙３～１６），日本糖尿病学会も，併用について慎重さを要求している（乙１９）。
そして，インスリン感受性増強剤（ピオグリタゾン）は，インスリンに対する感受性を高めて血糖低下作用を示す薬剤である一方，ＳＵ剤（グリメピリド）は，膵β細胞からのインスリン分泌を促進することにより強い血糖降下作用を発揮する薬剤であり，低血糖という重大な副作用があったから，本件優先権主張日当時，両者は，無条件に併用可能なものとは考えられていなかった。しかも，肥満は，糖尿病を含む様々の疾患のリスクを高めることが周知であるところ（乙２７），ピオグリタゾン等のチアゾリジン系薬剤には体重増加の作用があることが知られており（乙１８），ＳＵ剤も，体重増加を促すことが周知であった（引用例３，乙２８）。したがって，肥満のリスクを考慮すれば，ピオグリタゾンとＳＵ剤の併用は，通常避けるべき組合せであったという意味で，本件発明７の構成を想到することには阻害事由がある。
また，本件優先権主張日当時，チアゾリジン系インスリン感受性増強剤については，他の血糖降下剤（ＳＵ剤，メトホルミン）との併用効果に関して，単独投与と相違がないとする論文が存在した（乙１７）。
ウ本件各発明に係るピオグリタゾンは，顕著な商業的成功を収めており，このことは，本件各発明の顕著な効果を示す証拠の１つといえる。エ以上のとおり，本件発明７は，引用発明１ないし４に対して進歩性を有しており，その要件を全て含む本件発明８及び９も，同様に進歩性が認められる。３取消事由３（本件発明１ないし６に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の誤り）について
〔被告の主張〕
(1)本件審決は，本件発明１ないし６のビグアナイド剤が，本件明細書に記載のＳＵ剤（グリメピリド）やα－グルコシダーゼ阻害剤（ボグリボース）とは異なる糖尿病治療薬のうちの薬群として当業者に認識されており，ＳＵ剤やα－グルコシダーゼ阻害剤とは化学構造が全く類似しないから類似の糖尿病治療薬と認識できず，α－グルコシダーゼ阻害剤とは異なる薬効の作用機序をも備えており副作用も全てが共通するものでもないから，ＳＵ剤やα－グルコシダーゼ阻害剤による糖尿病治療に関して新たに判明した事項が直ちにビグアナイド剤についても当てはまるとは認識できず，したがって当業者がこれらの事項に関する本件明細書に記載の教示及び技術常識に基づいて本件発明１の実施の当否を判断できず，また，本件発明１が本件明細書により当業者が認識できる範囲を超えている旨を説示する。(2)しかしながら，医薬発明の審査基準は，医薬用途を裏付ける１つ以上の代表的な実施例の記載が明細書には必要であるとしているが，特許発明に含まれるすべての化合物についての実施例を要求していないし，当初明細書に薬理試験結果が記載されている場合には，その記載から当業者が予測可能な範囲において追加的な薬理試験結果を提出することを否定していないから，医薬発明の実施可能性（法３６条４項）は，当該発明の技術上の意義を理解した上で，それが発明の詳細な説明に記載されているか否かを，明細書の開示を含めた一切の事情に照らして判断するものであって，薬理データの記載があるか否かのみによって判断されるものではない。
むしろ，ピオグリタゾン及びビグアナイド剤は，いずれも本件優先権主張日当時，公知の物質であり，当業者であれば製造が可能であるし，本件明細書の記載に基づけば，両者の組み合わせにより糖尿病の予防・治療薬として製造・使用等することができるのは明白である。したがって，本件発明１及びこれを更に特定した本件発明２ないし６は，いずれも実施可能要件を充足する。
(3)医薬発明の審査基準は，明細書の記載と出願時の技術常識に照らして，治療剤としての有用性を当業者が推認できる限り，薬理試験を必ずしも要求していないから，医薬発明のサポート要件（法３６条６項１号）は，発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲とを対比した上で，出願時の技術常識に照らして，発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するものであって，薬理データの記載の有無で判断するものではない。


また，同一の疾病治療に用いられている作用機序の異なる２つの医薬を組み合わせて使用する場合の併用効果については，必ずしも相乗的な効果がもたらされるとは限らないため，実際の効果については現実に使用してみなければ分からないという認識が，当業者には一般的であるところ，ピオグリタゾン（インスリン感受性増強剤）は，本件優先権主張日当時，まだ臨床試験中であり，市場にはインスリン感受性増強剤自体存在しなかったため，インスリン感受性増強剤と他の血糖降下剤との併用による効果の増強（相乗的効果）は，実証されておらず，その予測可能性は，極めて低かった。むしろ，同じチアゾリジン系インスリン感受性増強剤であるトログリタゾンと他の経口糖尿病薬（ＳＵ剤，メトホルミン）との併用では，単独投与と差異がないことが報告されていた（乙１７）。したがって，引用例３及び４の各図の記載によって，インスリン感受性増強剤とその他の血糖降下剤（糖尿病治療薬）との併用が本件優先権主張日当時，技術的思想として確立していたとはいえない。
さらに，前記のとおり，本件明細書にはその併用効果の記載も必要であるところ，本件明細書は，インスリン感受性増強剤（ピオグリタゾン）と併用される糖尿病予防・治療薬の薬剤名（ビグアナイド剤を含む。）を挙げてその作用機序を具体的に説明しており（【０００４】【００３０】～【００３３】），併せて，α－グルコシダーゼ阻害剤（膵外作用が主体）やＳＵ剤（膵内作用が主体）との組合せによりピオグリタゾン単独よりも効果が向上し，副作用が低減されるという実施例に基づく本件各発明の併用効果についての記載がある（【０００２】【００３９】【００４０】～【００４５】）。
そして，本件明細書では，ピオグリタゾンが血糖降下の２つの作用（膵内作用及び膵外作用）を主体とする薬剤との併用効果を示しているから，「異なる糖尿病治療薬のうちの薬群」であるビグアナイド剤についても，併用効果を充分に期待させる。
次に，ビグアナイド剤は，腸管からのグルコース吸収抑制作用を介して食後過血糖を改善するが，この作用は，α－グルコシダーゼ阻害剤と類似している。また，ビグアナイド剤には，乳酸アシドーシスという副作用が知られているが，その発症頻度が極めて低いため，その主たる副作用は，α－グルコシダーゼ阻害剤と同じ下痢等の消化器症状であるといえる。このように，当業者は，ピオグリタゾンとボグリボース（α－グルコシダーゼ阻害剤）との併用効果から，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用についても同様の効果を期待できる。したがって，本件明細書の開示及び出願時の技術常識に照らせば，当業者は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との組み合わせについても併用効果（本件各発明の技術上の意義）を期待できる。以上から，実施例に示されるピオグリタゾンとボグリボースとの組合せや，ピオグリタゾンとグリベンクラミドとの組合せは，いずれも本件発明１（ピオグリタゾンとビグアナイド剤との組合せ）の単なる具体的一例にすぎないといえる。
このように，本件明細書には，インスリン感受性増強剤（ピオグリタゾン）と，ビグアナイド剤やα－グルコシダーゼ阻害剤のような，インスリン感受性増強剤とは異なる作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬との組合せにより，単独投与よりも一層効果的に血糖を低下させ，糖尿病や糖尿病治療性合併症を効果的に予防又は治療できること（併用効果ないし相乗的効果）を見出し，実証した（本件明細書【０００３】【０００４】）という本件各発明の技術上の意義が明記されている（本件各発明の技術上の意義は，ピオグリタゾンの「特定の糖尿病治療薬群」（本件審決）との併用効果を実証したものではない。）といえるから，特許請求の範囲に記載された発明（本件発明１ないし６）の課題が解決されるものと認識しうる程度の記載が存在するといえる。
よって，本件発明１ないし６及び本件明細書は，サポート要件を充足する。(4)出願後の薬理試験データ（乙２２，２４）の参酌について前記のとおり，医薬発明の審査基準は，当初明細書記載の範囲内でデータを提出することを否定しておらず，明細書の開示から認識できる範囲で出願後の薬理データの参酌も許容されるべきである。
そして，乙２２及び２４は，ピオグリタゾンとメトホルミン（ビグアナイド剤）についても併用効果が認められることを実証しているものである。よって，乙２２及び２４も，実施可能要件及びサポート要件を補完するものとして許容されるべきである。
(5)よって，本件発明１ないし６について実施可能要件及びサポート要件に関する判断を誤った本件審決は，取り消されるべきである。
〔原告の主張〕


(1)引用例３の図３には，「将来のＮＩＤＤＭ薬物療法のあり方」と題して，①α－グルコシダーゼ阻害剤（ボグリボース）とＳＵ剤（グリメピリド）との併用，②α－グルコシダーゼ阻害剤とインスリン感受性増強剤（トログリタゾン及びピオグリタゾン）との併用，③ＳＵ剤（グリベンクラミド又はグリクラジド）とインスリン感受性増強剤（トログリタゾン）との併用という３つの技術的思想が記載されており，特に③については併用したときの効果が数値をもって具体的に記載されているばかりか，この図に関して，「すでに臨床治験を終了あるいは進行中であり，近い将来に臨床の第一線に登場する可能性が高い」旨の説明がされている。このように，インスリン感受性増強剤とその他の血糖降下剤（糖尿病治療薬）との併用は，本件優先権主張日当時，技術的思想として確立していた。(2)ビグアナイド剤とα－グルコシダーゼ阻害剤の作用機序は，異なるものであり，その副作用も，同一視できるものではない。すなわち，当業者は，ビグアナイド剤とα－グルコシダーゼ阻害剤とを異なる薬群であると認識していたのであるから，α－グルコシダーゼ阻害剤の効果の記載からビグアナイド剤の効果を期待することは，困難であった（乙２）。また，ビグアナイド剤とα－グルコシダーゼ阻害剤とでは，膵臓以外が作用部位であるものの，それぞれの作用部位が異なっている（本件明細書【００３０】，引用例４，甲５）から，同じ作用機序であるということはできない。α－グルコシダーゼ阻害剤は，食後の著しい血糖上昇を抑制することを目的としており，原則として全ての糖尿病患者に最初に試みられてよい薬剤である（引用例４）のに対し，ビグアナイド剤は，空腹時血糖値を適応の目安としており（甲５，２５），食後過血糖をターゲットにしていないばかりか，インスリン依存型糖尿病や乳酸アシドーシスを起こしやすい状態には絶対的禁忌とされている（甲５）など，両者は，臨床適応の点でも相違する。さらに，α－グルコシダーゼ阻害剤は，未消化の炭水化物が結腸で腸内細菌により分解されることによる消化器症状が高頻度に認められる（引用例４）一方，ビグアナイド剤は，食欲不振等の消化器症状が現れることがあり，これらは，乳酸アシドーシスの初期症状であり得るとされている（甲５。乙３８は，当該副作用がないことを意味するものではない。）など，両者は，副作用の点でも大きく相違し，販売されている薬剤の「その他の副作用」の１つがたまたま共通する程度であるにすぎない（乙６，９）。以上のとおり，ボグリボースのようなα－グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのようなＳＵ剤を用いた糖尿病治療に関して新たに判明した事項が，直ちにビグアナイド剤による糖尿病治療についても当てはまると当業者が認識できたとは，到底認められない。
(3)本件明細書（例えば【０００４】【０００５】【００３０】【００３３】【００３９】【００４０】【００４５】）及びそこに記載の実験例には，ボグリボース又はグリベンクラミドとピオグリタゾンとの組合せしか記載されておらず，ビグアナイド剤の実施例や，本件発明１の構成ないし作用効果は，全く記載されていない。したがって，本件明細書は，本件発明１ないし６についてサポート要件を満たすものではない。
第４当裁判所の判断
１糖尿病治療薬に関する技術常識について
本件においては，本件各発明に係る実施可能要件及びサポート要件につき，本件発明７ないし９については，原告から，本件発明１ないし６については，被告からそれぞれ本件審決の判断の誤りが主張されているので，この点に対する判断に先立って，本件優先権主張日及び本件出願日当時の糖尿病治療薬に関する技術常識をみておくこととする。
(1)本件明細書の記載について
本件各発明は，前記第２の２に記載のとおりであるが，本件明細書には，本件各発明についておおむね次の記載がある。
ア本件各発明は，インスリン感受性増強剤とそれ以外の作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬とを組み合わせてなる医薬に関する（【０００１】）。イピオグリタゾンは，障害を受けているインスリン受容体の機能を元に戻す作用を有するインスリン感受性増強剤の１つであり，その作用は，比較的緩徐であって，長期投与においてもほとんど副作用がない。しかしながら，本件各発明の特定の組合せを有する医薬については知られていない（【０００２】）。他方，糖尿病治療に当たっては，個々の患者のそのときの症状に最も適した薬剤を選択する必要があるが，個々の薬剤の単独での使用においては，症状によっては充分な効果が得られない場合もあり，また投与量の増大や投与の長期化による副作用の発現など種々の問題があり，臨床の場ではその選択が困難な場合が多い（【０００３】）。ウ本件各発明は，インスリン感受性増強剤を必須の成分とし，さらにそれ以外の作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬を組み合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬としたものである（【０００４】）。
本件各発明の医薬は，糖尿病時の高血糖に対して優れた低下作用を発揮し，糖尿病の予防及び治療に有効である。また，この医薬は，高血糖に起因する神経障害，腎症，網膜症，大血管障害又は骨減少症などの糖尿病性合併症の予防及び治療にも有効である。さらに，症状に応じて各薬剤の種類，投与法又は投与量などを適宜選択すれば，長期間投与しても安定した血糖低下作用が期待され，副作用の発現も極めて少ない（【００４５】）。
エ本件各発明においてインスリン感受性増強剤と組み合わせて用いられる薬剤としては，α－グルコシダーゼ阻害剤やビグアナイド剤などがある。α－グルコシダーゼ阻害剤は，アミラーゼ等の消化酵素を阻害して，澱粉や蔗糖の消化を遅延させる作用を有する薬剤であって，具体例には，アカルボース，ボグリボース及びミグリトールなどがある。
ビグアナイド剤は，嫌気性解糖促進作用，末梢でのインスリン作用増強，腸管からのグルコース吸収抑制，肝糖新生の抑制及び脂肪酸酸化阻害などの作用を有する薬剤であって，具体例には，フェンホルミン，メトホルミン及びブホルミンなどがある（【００３０】）。
オ本件各発明においてピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩と組み合わせて用いられる薬剤としては，インスリン分泌促進剤などが挙げられる。インスリン分泌促進剤は，膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有する薬剤であって，例えばスルフォニール尿素剤（ＳＵ剤）が挙げられる。ＳＵ剤は，細胞膜のＳＵ剤受容体を介してインスリン分泌シグナルを伝達し，膵β細胞からのインスリン分泌を促進する薬剤であって，具体例には，グリベンクラミドやグリメピリドがある（【００３３】）。


カ本件各発明の医薬は，生理学的に許容され得る担体等と混合し，医薬組成物として経口又は非経口的に投与することができ，経口剤としては，例えば錠剤等が挙げられ，本件明細書の記載に従って製造することができる。本件各発明におけるインスリン感受性増強剤は，成人１人当たり経口投与の場合，臨床用量である０．０１ないし１０mg／kg体重，好ましくは０．０５ないし１０mg／kg体重，さらに好ましくは０．０５ないし５mg／kg体重である（【００３５】～【００３９】）。キ本件各発明の医薬は，各薬剤の単独投与に比べて著しい増強効果を有する。例えば，遺伝性肥満糖尿病ウイスター・ファティー・ラットにおいて，２種の薬剤をそれぞれ単独投与した場合に比較し，これらを併用投与すると高血糖あるいは耐糖能低下の著明な改善がみられた。したがって，本件各発明の医薬は，薬剤の単独投与より一層効果的に糖尿病時の血糖を低下させ，糖尿病性合併症の予防あるいは治療に適用し得る。また，本件各発明の医薬は，各薬剤の単独投与の場合と比較した場合，少量を使用することにより十分な効果が得られることから，薬剤の有する副作用（例，下痢等の消化器障害など）を軽減することができる（【００４０】）。ク各群５ないし６匹からなる１４ないし１９週齢の雄の前記ラットを４群に分け，塩酸ピオグリタゾン（１mg／kg体重／日，経口投与）又はα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボース（０．３１mg／kg体重／日，５ppmの割合で市販飼料に混合して投与）をそれぞれ単独又は併用して１４日間投与した後，ラットの尾静脈から血液を採取し，血漿グルコース（mg／dl）及びヘモグロビンＡ１（％）を測定したところ，次の結果を得た。これから明らかなように，血漿グルコース及びヘモグロビンＡ１は，塩酸ピオグリタゾン又はボグリボースの単独投与よりも，併用投与により著しく低下した（実験例１。【００４３】）。
①対照群（薬剤投与なし）
血漿グルコース：３４５±２９    ヘモグロビンＡ１：５．７±０．４
②塩酸ピオグリタゾン単独投与群
血漿グルコース：２１５±５０    ヘモグロビンＡ１：５．２±０．３
③ボグリボース単独投与群
血漿グルコース：３２６±４６    ヘモグロビンＡ１：６．０±０．６④塩酸ピオグリタゾン及びボグリボース併用投与群血漿グルコース：１１４±２３    ヘモグロビンＡ１：４．５±０．４ケ各群５匹からなる１３ないし１４週齢の雄の前記ラットを４群に分け，塩酸ピオグリタゾン（３gm／kg／日，経口投与）又はインスリン分泌促進剤であるグリベンクラミド（３gm／kg／日，経口投与）をそれぞれ単独又は併用して７日間投与した後，一晩絶食し，経口ブドウ糖負荷試験（２g／kg／５mlのブドウ糖を経口投与）を行った。ブドウ糖負荷前，１２０分後及び２４０分後にラットの尾静脈から血液を採取し，血漿グルコース（mg／dl）を測定したところ，次の結果を得た。これから明らかなように，ブドウ糖負荷後の血糖値の上昇は，塩酸ピオグリタゾン又はグリベンクラミドの単独投与よりも，併用投与により著しく抑制された（実験例２。【００４４】）。
①対照群（薬剤投与なし）
０分：１１９±９    １２０分：２４１±５８２４０分：１３７±１０
②塩酸ピオグリタゾン単独投与群
０分：１０２±１２１２０分：１３６±１７    ２４０分：１０２±９
③グリベンクラミド単独投与群
０分：１１８±１２１２０分：２２２±６１    ２４０分：１０６±２４④塩酸ピオグリタゾン及びグリベンクラミド併用投与群０分：１０８±３    １２０分：８６±１０    ２４０分：６０±５(2)本件各発明の課題及び技術的思想等について本件各発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば，本件各発明は，糖尿病治療に当たって，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られず，あるいは副作用の発現などの課題があった一方で，インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するＳＵ剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから，ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はピオグリタゾンとを組み合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。そして，本件明細書には，前記(1)オ及びクに記載のとおり，塩酸ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリベンクラミドとの併用実験に関する記載があるが，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験や，ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリメピリドとの併用実験に関する記載はない。
(3)引用例その他の文献の記載について
次に，本件優先権主張日及び本件出願日当時の当業者の技術常識等を明らかにするため，これらの日より前に刊行された引用例１ないし４その他の文献をみると，これらの文献には，おおむね次の記載がある。
ア引用例１について
(ア)食事及び運動という２つの基本治療によって十分な血糖コントロールが得られないインスリン非依存型糖尿病（ＮＩＤＤＭ）に対しては，主たる作用機序がインスリン分泌促進であるグリベンクラミドなどのＳＵ剤の投与が行われるが，ＳＵ剤は，全てのＮＩＤＤＭに有効であるとは限らず，当初から効果が認められない一次無効例（約２０％）のほか，年々５ないし１０％ずつ無効例（二次的無効例）が増加し，約５年後にはインスリン療法に移行せざるを得ないことになる。(イ)近い将来に市販が予定されているＳＵ剤グリメピリドは，グリベンクラミドより強い臨床効果を示すが，インスリン分泌促進効果は，さほどではない。末梢でのインスリン抵抗性を改善する薬剤としては，近く市販予定のトログリタゾンや，臨床治験中のピオグリタゾンがある。また，直接的な血糖降下作用はないが，多糖類の分解を抑制して糖質の吸収を遅延させることにより食後の過血糖の是正が期待されるα－グルコシダーゼ阻害剤として，アカルボースがある。将来は食事療法からインスリン療法までへの移行過程において，作用機序の異なる経口剤の併用が幅広く行われる可能性もある。
イ引用例２について


(ア)近年，ＮＩＤＤＭの病態に基づいた治療薬として，インスリン抵抗性の改善作用を有する薬剤（インスリン感受性増強剤）や，食後の血糖上昇を抑制する薬剤（α－グルコシダーゼ阻害剤）などの開発が活発に行われるようになっている。インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾンは，トログリタゾンと同様に，インスリン分泌作用がなく，インスリン抵抗性の改善により血糖降下作用を示す。新しいＳＵ剤であるグリメピリドは，グリベンクラミドに比し，そのインスリン分泌促進作用が弱いにもかかわらず，同等若しくはそれ以上の血糖降下作用を有する。
α－グルコシダーゼ阻害剤であるアカルボースは，食後の血糖上昇を抑えようとする薬剤である。
(イ)以上のような近年開発中の経口血糖降下剤が臨床の場に登場すれば，単独投与だけでなく，従来からのＳＵ剤やインスリンを含めて，それぞれの薬剤の特徴を生かした併用療法も考えられ，個々の患者の病態に即した，より有用な治療の選択が可能になるものと思われる。
ウ引用例３について
(ア)ＮＩＤＤＭに対するＳＵ剤治療は，一応の合理性を持つものであるが，二次無効，肥満の助長及び低血糖などの限界がある。これからの経口剤としてはＳＵ剤とは異なる作用機序を持ち，食後血糖を低下させ，かつ，低血糖を起こしにくいという特徴を持つものなどが臨床上好ましいものといえる。また，インスリン抵抗性改善に働くものは，これからのＮＩＤＤＭ治療に必須なものといえよう。(イ)引用例３には，インスリン分泌促進薬であるグリメピリド，臨床上での有用性が期待されているインスリン感受性増強剤であるトログリタゾン及びピオグリタゾン並びにα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボース，アカルボース及びミグリトールについて作用機序や，α－グルコシダーゼ阻害剤には腹部膨満及び下痢などの消化器症状という副作用があることを含む一般的な説明を施し，「（ピオグリタゾンが）用量的には３０mg／日で十分な血糖降下作用を発揮するものと思われる。」旨の記載があるほか，ボグリボースとＳＵ剤との併用により血糖値の低下という成果が得られている旨の記載がある。
(ウ)引用例３の図３は，本判決別紙に記載のとおりであるが，「将来のＮＩＤＤＭ薬物療法のあり方」と題するもので，最上方に「薬物療法が必要なＮＩＤＤＭ」と記載され，そこから直下方に向かう矢印の先端には，「α－グルコシダーゼ阻害薬」，右下方に向かう矢印（「肥満（＋）」と注記されている）の先端には，「ＣＳ－０４５（トログリタゾン），ＡＤ－４８３３（ピオグリタゾン）」，左下方に向かう矢印（「肥満（－）」と注記されている）の先端には，「ＳＵ剤（ＨＯＥ４９０（グリメピリド）など）」との書込みがそれぞれある長方形が記載されており，これら３個の長方形から，中央にある「血糖良好」との書込みのある長円形に向かって矢印が伸びている。また，上記図３では，「α－グルコシダーゼ阻害剤」及び「ＣＳ－０４５（トログリタゾン），ＡＤ－４８３３（ピオグリタゾン）」の各長方形から伸びている各矢印の先端並びに「α－グルコシダーゼ阻害剤」及び「ＳＵ剤（ＨＯＥ４９０（グリメピリド）など）」の各長方形から伸びている各矢印の先端には，それぞれ，「併用」との書込みのある長方形が記載されている。さらに，上記図３には，「ＣＳ－０４５（トログリタゾン），ＡＤ－４８３３（ピオグリタゾン）」及び「ＳＵ剤（ＨＯＥ４９０（グリメピリド）など）」の各長方形から伸びている各矢印の先端には，「併用」との書込みのある長方形が記載されており，そこから「血糖良好」の長円形のほか，「インスリン」との書込みのある長方形に向かって，それぞれ矢印が伸びている。
(エ)引用例３は，前記図３について，「以上紹介した薬剤はいずれもすでに臨床治験を終了あるいは進行中であり，近い将来に臨床の第一線に登場する可能性の高いものである。治療の最終目標である合併症の発症・進展防止のために厳格な血糖管理が薬物療法に求められる役割であるとの観点から今後は個々の病態に応じたきめ細かい治療が要求される。新たな治療薬の参入によって今後のＮＩＤＤＭの薬物療法の在り方も変わっていくものと思われる（図３）。」旨を記載している。
エ引用例４について


(ア)引用例４には，α－グルコシダーゼ阻害剤として臨床効果の有用性が報告されているアカルボース及びボグリボース等，インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン及びトログリタゾン等並びに新たなＳＵ剤であって将来有用なものとして期待されるグリメピリドの作用機序や，α－グルコシダーゼ阻害剤には腹部膨満等の副作用があることを含む一般的な説明についての記載がある。(イ)引用例４には，「さて，糖尿病状態になれば，病状と分泌不全と抵抗性とのバランスにより，以下の薬剤の組合せが試みられる（図６）。空腹時血糖が１１０mg/dl以下で食後血糖が２００mg/dl以上であればα－グルコシダーゼ阻害剤をまず試みる。空腹時血糖が１１０mg/dlから１３９mg/dlであれば，空腹時の肝糖産生抑制するために就寝前にスルフォニール尿素剤の経口投与，あるいはインスリン抵抗性改善剤やビグアナイド剤の投与が試みられるが，やはりそれらとα－グルコシダーゼ阻害剤の併用が好ましい。次に空腹時血糖が１４０mg/dlから１９９mg/dlであれば，スルフォニール尿素剤単独投与，スルフォニール尿素剤とインスリン抵抗性改善薬との併用が試みられる。しかし同様にα－グルコシダーゼ阻害剤の併用という３者併用療法が好ましい。さらに空腹時血糖が２００mg/dl以上であれば，基礎インスリン分泌の補充と食後の追加分泌の補充が必要であるので，毎食前の速効型インスリンと夜間の中間型インスリンの投与が基本であるが，やはりα－グルコシダーゼ阻害剤の併用による食後過血糖のより効果的な是正が好ましい。さらに必要に応じてインスリン抵抗性改善薬との併用によりインスリン需要量の軽減が期待される。」，「α－グルコシダーゼ阻害剤やインスリン抵抗性改善薬という最近の新しい糖尿病薬の開発により，インスリン追加分泌不全やインスリン抵抗性増大という耐糖能異常の状態での予防的投与に基づく糖尿病の発症予防が将来期待される。」旨の記載があり，以上の記載を図表で表した図６が記載されている。オ甲５，乙１７（甲２２）及び乙２０の記載について(ア)甲５は，平成６年４月刊行の「医薬ジャーナル」誌３０巻４号１１４１頁に掲載された「経口血糖降下薬による治療の現状２    ビグアニド剤」と題する論文であるが，そこには，嫌気性解糖促進作用や末梢でのインスリン増強作用等の作用機序を有する，フェンホルミン，メトホルミン及びブホルミンを含むビグアナイド剤の作用機序，禁忌及び副作用についての説明がある。(イ)乙１７（甲２２）は，平成３年（１９９１年）１１月刊行の「インスリン非依存性糖尿病患者における新規の経口血糖降下薬ＣＳ－０４５の予備的臨床試験」と題する文献であるが，そこには，ＮＩＤＤＭにおける血糖値の低下に対するインスリン感受性増強剤であるトログリタゾンの効果を検討するために，食事療法では血糖調節が十分ではない群の患者にトログリタゾンを単独投与する一方，他の経口血糖降下薬であるＳＵ剤又はビグアナイド剤では血糖調節が十分ではない群の患者に，ＳＵ剤又はビグアナイド剤に加えてトログリタゾンを併用投与（いずれも１２週間）したところ，血糖調節に著しい改善又は中程度の改善がみられた者の率がいずれの群でも３９％であったという臨床試験の結果が記載されている。(ウ)乙２０は，平成２年１月刊行の「DIABETES   CARE」誌１３巻１号１頁に掲載された「ＮＩＤＤＭ患者における糖及び脂質代謝に対するメトホルミンの効果」と題する論文であるが，そこには，ビグアナイド剤の１つであるメトホルミン投与により血漿グルコース濃度が改善する旨の記載がある。
(4)小括
以上の本件明細書及び引用例等の各文献の記載によれば，少なくとも，①非インスリン依存性糖尿病（ＮＩＤＤＭ）に対して，従前，主に膵β細胞からのインスリン分泌を促進するＳＵ剤であるグリベンクラミドの投与がされてきており，新たなＳＵ剤としてグリメピリドも存在すること，②インスリン受容体の機能を元に戻して末梢のインスリン抵抗性を改善するインスリン感受性増強剤としてピオグリタゾン（臨床治験中）及びトログリタゾン（近く市販予定）が存在すること，③消化酵素を阻害して食後の血糖上昇を抑制するα－グルコシダーゼ阻害剤としてアカルボース，ボグリボース及びミグリトールが存在し，これらには下痢などの消化器症状という副作用があること，④嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤としてフェンホルミン，メトホルミン及びブホルミンが存在すること，⑤ＳＵ剤，インスリン感受性増強剤，α－グルコシダーゼ阻害剤及びビグアナイド剤は，以上のようにいずれも血糖値の降下に関する作用機序が異なることについては，本件優先権主張日及び本件出願日に先立つ複数の文献におおむね同じ趣旨の記載があることから，いずれもその当時の糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬に関する当業者の技術常識であったと認めることができる。
２取消事由１（本件発明７ないし９に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の誤り）及び３（本件発明１ないし６に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の誤り）について
以上を踏まえ，本件各発明に係る実施可能要件及びサポート要件の有無について，順次，みていくこととする。
(1)実施可能要件について
ア本件各発明に適用される実施可能要件について
本件特許は，平成９年１２月２６日出願に係るものであるから，法３６条４項が適用されるところ，同項には，「発明の詳細な説明は，…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定している。特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。
そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。
イ本件各発明に係る実施可能要件の有無について


これを本件各発明についてみると，本件各発明は，いずれも物の発明であるが，前記１(2)に認定のとおり，糖尿病治療に当たって，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られず，あるいは副作用の発現などの課題があった一方で，インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するＳＵ剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから，ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はピオグリタゾンとを組み合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。
そして，本件各発明が実施可能であるというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に本件各発明を構成する各薬剤等を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきであるところ，前記１(1)に記載のとおり，本件明細書には，ピオグリタゾン，ビグアナイド剤及びグリメピリドの製造方法については記載がないものの，前記１(4)に認定のとおり，ＮＩＤＤＭに対する薬剤としてピオグリタゾン，ビグアナイド剤及びグリメピリドが存在し，かつ，ビグアナイド剤にはフェンホルミン，メトホルミン又はブホルミンが存在することは，本件出願日当時の当業者の技術常識であったから，これらの各薬剤や，ピオグリタゾンの薬理学的に許容し得る塩は，いずれもその当時，ＮＩＤＤＭに対する薬剤として既に製造可能となっていたことが明らかである。
したがって，本件明細書は，本件発明１，２，３及び７について，実施可能要件を満たすものであることが明らかである。
また，本件明細書は，前記１(1)カに記載のとおり，本件発明１又は７を医薬組成物とする方法や，当該医薬組成物を錠剤とする場合の製造方法についても明記しているから，本件発明４，５，８及び９についても，実施可能要件を満たすものである。
ウ本件審決の判断の当否について
以上のとおり，本件明細書には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩，ビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）及びグリメピリドの製造方法の記載がないものの，本件出願日当時の当業者は，当時の技術常識に基づき当該各薬剤を製造することができたものと認められ，本件明細書には，これらからなる医薬組成物や錠剤の製造方法についての記載があるから，本件明細書は，本件各発明のいずれについても実施可能要件を満たすものといえる。よって，本件発明７ないし９について本件明細書に実施可能要件の違反がないとした本件審決の判断は，その措辞が必ずしも明快ではないものの，結論に誤りがあるとまではいえず，原告の取消事由１の主張のうち，この点に関する本件審決の判断の誤りをいう部分は理由がない。
他方，本件審決は，本件発明１ないし６について本件明細書に実施可能要件の違反があると結論付けているが，その理由と目される部分は，専ら後記のサポート要件の適否を説示したものであって，実施可能要件について説示したものとは思われない。
よって，本件発明１ないし６について本件明細書が法３６条４項に違反するとした本件審決の判断は，その理由を形式的にも実質的にも欠くものとして到底是認することができず，被告の取消事由３の主張のうち，この点に関する本件審決の判断の誤りをいう部分は理由がある。
(2)サポート要件について
ア本件各発明に適用されるサポート要件について
本件特許は，平成９年１２月２６日出願に係るものであるから，法３６条６項１号が適用されるところ，同号には，特許請求の範囲の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」でなければならない旨が規定されている（サポート要件）。
特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６条６項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであるところ，前記１(2)に認定のとおり，本件各発明は，糖尿病治療に当たって，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られず，あるいは副作用の発現などの課題があった一方で，インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するＳＵ剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから，ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はグリメピリドとを組み合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。
したがって，本件各発明のサポート要件の有無の判断に当たっては，特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書に記載されているか，当該記載又は出願時の技術常識により当業者が本件各発明の上記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かについての検討を要する。
イ本件発明１ないし６について


(ア)本件発明１ないし３は，その特許請求の範囲に記載のとおり，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩と，ビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）とを組み合わせてなる，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬であるところ，本件明細書は，前記１(1)エに記載のとおり，ピオグリタゾンと併用すべきビグアナイド剤としてフェンホルミン，メトホルミン又はブホルミンを明記しているものの，前記１(2)に認定のとおり，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験に関する記載はなく，その記載のみからは，直ちに本件発明１ないし３が本件各発明の前記課題を解決できると認識できるとは限らない。(イ)しかしながら，前記１(4)に認定のとおり，インスリン受容体の機能を元に戻して末梢のインスリン抵抗性を改善するインスリン感受性増強剤と，嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤とでは，血糖値の降下に関する作用機序が異なることは，本件出願日当時の当業者の技術常識であったものと認められる。そして，作用機序が異なる薬剤を併用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々に発揮されると考えられるところ，糖尿病患者に対してインスリン感受性増強剤とビグアナイド剤とを併用投与した場合に限って両者が拮抗し，あるいは血糖値の降下が発生しなくなる場合があることを示す証拠は見当たらない。むしろ，乙１７（甲２２）には，前記１(3)オ(イ)に記載のとおり，ＳＵ剤又はビグアナイド剤の単独投与を受けていた糖尿病患者に対してインスリン感受性増強剤であるトログリタゾンを併用投与した場合の試験結果が記載されているから，糖尿病患者に対するインスリン感受性増強剤とビグアナイド剤との併用投与という技術的思想は，それ自体，本件出願日当時の当業者に公知であったと認められるばかりか，前記１(4)に認定のとおり，臨床試験中のインスリン感受性増強剤としてピオグリタゾンが存在することや，ビグアナイド剤としてフェンホルミン，メトホルミン及びブホルミンが存在することは，同じく当時の当業者の技術常識であったものと認められる。
以上によれば，当業者は，インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩の投与により血糖値の降下を発生させる場合に，併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させるビグアナイド剤であるフェンホルミン，メトホルミン又はブホルミンも投与すれば，ピオグリタゾンとは別個の作用機序で，やはり血糖値の降下を発生させることができ，もって本件各発明の課題である糖尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。(ウ)したがって，本件明細書の記載は，本件出願日当時の技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるから，本件発明１ないし３は，本件明細書に記載されたものであるということができる。また，本件発明４及び５は，本件発明１を引用しつつ，その構成を特定するものであるが，前記１(1)カに記載のとおり，本件明細書には，本件発明１を医薬組成物とすることや，当該医薬組成物を錠剤とすることについて記載があるから，特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書に記載されているといえる。さらに，本件発明６は，本件発明１を引用しつつ，ピオグリタゾンの用量を特定するものであるが，本件明細書は，前記１(1)カに記載のとおり，当該用量について記載していることに加えて，ピオグリタゾンの作用機序は，前記１(4)に認定のとおり，本件出願日当時の技術常識であったから，本件発明６は，本件出願日当時の技術常識により当業者が本件各発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるといえる。
よって，本件明細書は，本件発明１ないし６について，サポート要件に違反するものではないというべきであるから，被告の取消事由３の主張のうち，この点に関する本件審決の判断の誤りをいう部分も理由がある。
(エ)原告の主張について
以上に対して，原告は，ビグアナイド剤と本件明細書に実施例が記載されているα－グルコシダーゼ阻害剤等とでは作用機序，臨床適応及び副作用の点でいずれも相違し，本件明細書の記載では，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用投与（本件発明１ないし６）の効果について当業者が認識できなかったから，本件明細書は，サポート要件に違反するものである旨を主張する。しかしながら，ビグアナイド剤がインスリン感受性増強剤であるピオグリタゾンとは異なる作用機序を有することが知られており，両者が拮抗するなどの証拠が見当たらない以上，当業者が本件出願当時の技術常識に基づいてピオグリタゾンとビグアナイド剤とを併用することによって得られる効果の存在を認識できることに代わりはないから，ビグアナイド剤の実施例が記載されていないからといって，サポート要件に違反することになるものではない。
よって，原告の上記主張は，採用できない。
ウ本件発明７ないし９について
(ア)本件発明７は，その特許請求の範囲に記載のとおり，特定量のピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩と，ＳＵ剤であるグリメピリドとを組み合わせてなる，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬であるところ，本件明細書は，前記１(1)オに記載のとおり，ピオグリタゾンと併用すべきインスリン分泌促進剤としてグリメピリドを明記しているものの，前記１(2)に認定のとおり，ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリメピリドとの併用実験に関する記載はなく，その記載のみからは，直ちに本件発明７が本件各発明の前記課題を解決できると認識できるとは限らない。