また，一般に，患者は，診療待ち時間に，問診の回答を記入する際，問診の回答を座って記入できる場所や，混雑時には受付から離れた空いた場所など自由な場所で記入したいという動機付けが働く。してみると，引用発明の問診の回答を入力する端末機を，患者が自由な場所で入力できるようにするべく，その端末機を引用例４の携帯端末機器で構成するようにし，相違点３にかかる構成とすることは当業者が想到容易であるとした審決の判断に誤りはない。
(ｲ)原告は，本件出願時にタッチパネル式の持ち歩けるような携帯端末は一般的ではなかったと主張する。
しかし，例えば，乙３文献の段落【０００７】には，指タッチ操作用高解像度タッチ画面ディスプレイを有するインテリジェント型携帯通信装置の記載があり，また，乙４文献の段落【０１１３】には，通信機能を有する携帯情報端末（ＰＤＡ）は入力装置としてタッチパネルを持っていることが記載されている。
以上のとおり，本件出願時点でそのような携帯端末は一般的なものであったことから，原告の上記主張は失当である。
エ相違点４の判断につき
原告は，引用発明と全く趣旨の異なる引用例４の発明を適用しても本願発明における機能を有する携帯端末を容易に想到することができるものではない旨主張する。
しかし，そもそも引用例４の携帯端末は，その端末を持ち歩く患者専用の案内を表示させるものであるから，引用発明の問診の回答を入力する端末機をその患者専用の自由に持ち歩ける携帯端末とするのであれば，その端末に，その患者専用の案内を表示させようとする動機付けが働く。このことから，引用発明に，引用例４の「患者の利用する端末に，診察開始の通知，固有のメッセージによる通知，各診療科の待ち人数の通知を表示させる。」との技術的事項を適用し，患者が利用する端末機に，サーバから各診療科の待ち人数の表示や当該患者宛の連絡事項等の患者への受診案内を表示させるようにし，相違点４にかかる構成とすることは当業者が想到容易であるとした審決の判断に誤りはない。
したがって，原告の上記主張は失当である。
オ「作用・効果の判断の誤り」につき
原告は，進歩性は発明全体として奏する作用・効果等を含めて判断されるべきところ，審決のように，引用発明における本願発明との多数の相違点について，本願発明において他の技術的事項との関係でいかなる意義や作用・効果を発揮しているかを考慮せずに単に他の発明の一部に用いられているという理由で，それを適用することは当業者が適宜なし得ることであるという判断をすると，特許される発明はほとんど皆無となってしまうことになると主張する。
しかし，審決は，本願発明が，複数の技術的事項からなるものではあるものの，それらの技術的事項が，それぞれ独立してまとまりのある技術的事項であること，それらの技術的事項が結合しても，その奏する作用・効果が，それらの技術的事項に基づいて当業者が予測できる範囲であること，これらのことから想到容易性を判断し，相違点１～４にかかる作用・効果について，「第４対比・判断」の「４    まとめ」で「引用発明及び引用例２，３，４に記載の技術的事項に基づいて当業者が予測できる範囲のものである。」と，作用・効果を含めて判断したものであるから，原告の上記主張は失当である。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)   （特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
２容易想到性の有無
審決は，本願発明は引用発明（甲１）及び引用例２ないし４に記載の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できるとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。
(1)本願発明の意義
ア本願明細書（特許請求の範囲については平成２２年１２月１３日付け手続補正書のもの〔甲６－９〕，発明の詳細な説明の段落【０００８】ないし【００１１】については平成２０年１月３１日付け手続補正書のもの〔甲６－３〕，その他の記載及び図面については出願当初明細書のもの〔公開特許公報，甲５〕）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
【請求項１】前記第３，１(2)のとおり。
(ｲ)発明の詳細な説明
・【発明の属する技術分野】
「本発明は，患者が医療機関を受診する際，初診時に問診される体質や病歴，薬歴等の個人情報や，初診時および再診時に問診される症状や受診目的等の受診情報の入力システムに関し，殊に，患者自身がそれらの情報を入力して，診察室の表示装置に表示させる問診票入力システムに関するものである。」（段落【０００１】）
・【発明が解決しようとする課題】
「しかしながら，個人情報を問診票に記入する場合，患者の情報をデータベース化するためには，受付担当者や看護士等が，問診票の内容をコンピュータに入力し直さなければならず，入力従事者の業務を増やしてしまっていた。同様に，受診情報を受付担当者等に申告する場合にも，入力従事者の手間を要するとともに，患者にとっては，医師に正しく伝わるかどうか確認することができなかった。」（段落【０００５】）
・「また，これらの情報を診察時に医師に申告する場合には，問診のための時間が余計にかかってしまううえ，患者が診察を受けるまでの間に，医師や看護士等が必要な書類や手続き等を準備しておくことができないため，診察時間が長くなり，殊に混雑した医療機関では，更なる混雑を招き，患者の待ち時間を長引かせる要因となってしまうことがあった。」（段落【０００６】）
・「本発明は，上記の問題点を解決するためになされたものであり，患者の体質や病歴等の個人情報や受診目的等の受診情報を，医療関係従事者の手間を要することなく，患者自身が，受診前に容易に入力することができるシステムを提案するものである。」（段落【０００７】）
・【課題を解決するための手段】


「そこで，本発明は，医療機関に設置された記憶装置および制御装置を備えたサーバと，管理，受付部門，診察室および待合室にそれぞれ設けられた端末機と，待合室に設置された患者が自分の情報を入力するための入力装置を有する端末機と，前記サーバと各端末との間に設置される通信手段とを有し，医療機関を受診する患者が，受診前に，体質や病歴，薬歴等の個人情報および症状や受診目的等の受診情報を入力装置によって入力すると，個人情報および受診情報が，医療機関のサーバへ送信されるとともに診察室に設置された端末機に送信可能とし，これを表示画面に表示し，或いは印刷して観察するシステムにおいて，前記待合室に設置された端末が有する入力装置が表示画面を有しタッチ入力可能であるとともに，前記表示画面に表示された項目の中から患者自身にあてはまるものを選んで，指またはペン等で表示画面の所定位置を押して受診情報を入力することにより，患者の入力に関する負担を軽減した。」（段落【０００８】：甲６－３）・「また，待合室に設置される端末が待合室に設置された椅子に設置されていることにより患者が待合室の椅子に座ったままで入力可能として患者が楽な姿勢で入力可能とした。」（段落【０００９】：甲６－３）
・「待合室に設置された端末機の入力装置を利用して，待合室に設置された端末の表示画面に，前記サーバから各診療科の待ち人数の表示や当該患者宛の連絡事項等の患者への受診案内を表示させることにより患者へ的確な情報を与えて患者の負担を軽減させたり，不安を解消したりすることができる。」（段落【００１０】：甲６－３）・「待合室に設置される端末が携帯端末機器である場合には，患者が待合室内であれば場所を問わずに入力することができる。」（段落【００１１】：甲６－３）
・【発明の実施の形態】
「図１は本発明のシステムを示す概略図である。」（段落【００１３】）
・【図１】（本発明の実施の形態を示す概略図）
・「医療機関には，記憶装置および制御装置を備えたサーバ１０が設置されていて，例えばＬＡＮ等によって，管理，受付部門および診察室にそれぞれ設けられた端末機３，４と接続されている。また，待合室には，患者が自分の情報を入力するための入力装置２２が備えられた端末機２が設置されていて，入力情報をサーバ１０に送信することができる。更に，サーバ１０は，インターネットを介して，一般のパソコン５や，インターネットに接続可能な携帯電話等の携帯端末機器６からも接続できるようになっている。」（段落【００１４】）・「端末機２は，例えば待合室の椅子に設置されていて，表示画面２１と，表示画面２１上の所定位置を指または専用のペン等で押すことによってタッチ入力可能な入力装置２２が設けられていて，患者は，表示画面２１に表示される指示に従って情報を入力する。入力は，通常，患者自身によって行われ，患者自身ができない場合や小さい子供等の場合には，介助者や付添者等によって行われる。」（段落【００１５】）・「入力方法は，タッチ入力には限らず，例えばテンキーを用いて，あてはまる項目の番号のキーを押すような方法等でも構わない。更に，必要に応じて，文字入力ができるように，キーボードを併用してもよい。」（段落【００１６】）
・「また，端末機２は，上記のような椅子に備え付けられるものに限ることはなく，例えば待合室の一角に設置されていて，そこに座って入力したり，携帯型のものを受付で手交され，待合室内で入力したりするものでもよい。尚，携帯型の端末機２の場合には，例えばＰＨＳ回線等を利用して，端末機２からサーバ１０へ，無線で入力情報が送信されるようにする。」（段落【００１７】）
・「端末機２の表示画面２１には，図２に示すように，例えば「頭が痛い」「関節が痛い」等，症状を示す項目が列記されていて，表示された項目の中から患者自身にあてはまるものを選んで，指またはペン等で表示画面２１の所定位置を押し，受診情報を入力する。また，受診情報には，症状の他，例えば「投薬のみ」「検査のみ」等の目的で来院した場合のような来院目的に関する項目や，患者が乳幼児の場合等，詳細な症状が不明な場合に選択する「乳幼児等の不調」の項目等が設けられていて，それぞれの目的に応じた項目を選択して入力するようにされている。」（段落【００１８】）
・【図２】（受診情報の入力画面の一例を示す正面図）・「そして，一項目を選択して入力する毎に，必要に応じて，更に詳しい症状や普段の体調等に関する項目が表示画面２１に表示され，図３に示すように徐々に症状を詳細に特定していくような問診項目が設定されているので，患者または介助者は，あてはまる項目を順次選択して，受診情報を入力していく。」（段落【００１９】）
・【図３】（受診情報の問診内容を示すブロック図）
・「更に，患者が初診の場合には，受診情報に加えて，個人情報として，患者のアレルギー歴等の体質，主な病歴，副作用や常用薬等の薬歴，日常の生活環境，嗜好等の問診内容が，図４に示すように表示画面２１に表示されるので，指示に従って入力していく。」（段落【００２０】）
・【図４】（個人情報の入力画面の一例を示す正面図）・「患者は，受付後に，待合い時間を利用し，椅子に座って，これらの受診情報および個人情報を入力する。必要事項の入力が済むと，入力された各情報は，ＬＡＮ等の通信手段によって，医療機関に備えられたサーバ１０に送信され，患者毎に情報が管理されるとともに，診察時には，診察室に設置された端末機４の表示装置４１に，患者の個人情報および受診情報を表示させることができる。」（段落【００２１】）・「更に，受診情報が送信されると同時に，各診療科の待ち人数の表示や当該患者宛の連絡事項等を，サーバ１０から端末機２へ送り，表示画面２１に表示させるようにすれば，患者への受診案内として利用することもできる。」（段落【００２２】）
・「入力された個人情報や受信情報は，受付に設置された端末機３の表示装置３１にも表示させることができるので，患者が診察室に入るまでの間に，その患者が希望する検査や処置のための書類や器具，薬剤等を予め準備しておいて，診察時間の短縮を図ることができる。更に，受付担当者がこれらの情報を見ることによって，患者の症状が極めて重いと判断された場合には，優先的に診察したり，待合室からベッドに誘導したりすることができる。更にまた，待合室の端末機２に，気分が悪い場合等に看護士を呼ぶための呼出ボタンを設けてもよい。」
（段落【００２３】）


・「また，患者が，例えば患者登録等を行って識別番号やパスワード等を得ることによって，個人のパソコン５や携帯端末機器６から，インターネットを介して医療機関のサーバ１０に情報を送ることができるようにすれば，例えば自宅や職場等から受診情報を送信することによって，診察の予約手続きをすることができる。この場合，医療機関のサーバ１０からパソコン５や携帯端末機器６へ，診察待ちの人数や診察可能時刻等を通知するようにすれば，患者は，自分の診察時間に合わせて通院し，待ち時間を大幅に短縮させることができる。」（段落【００２４】）
・【発明の効果】
「本発明によると，患者の個人情報や受診情報を自分で入力することができるので，患者自身の情報を正しく且つ迅速に医師に伝えられるうえ，医療機関従事者の業務が軽減される。」（段落【００２５】）・「しかも，医師や看護士等が，患者の受診情報を診察前に予め知ることができるので，患者が診察室に入る前に診察のための準備をしておくことができ，診察時間の短縮を図ることができる。従って，医療機関の混雑を緩和することができる。」（段落【００２６】）・「また，入力装置を待合室に備え付けることにより，患者の待ち時間を利用して，個人情報および受診情報を入力することができる。」（段落【００２７】）
・「更に，インターネットを介して，パソコンや携帯端末機器で個人情報や受診情報を入力可能とすれば，自宅や職場等から，医療機関へ各情報を送信してから通院することができるので，患者の待ち時間を短縮することができる。」（段落【００２８】）
イ上記記載によれば，本願発明は，患者の受診情報の入力システムに関し，患者の情報をデータベース化するために入力従事者の手間を要し，医師に正しく伝わるかどうかを患者に確認することができなかったこと，また，問診のための時間が余計にかかるとともに，患者が診察を受けるまでの間に，医師等が診察の準備をしておくことができず，診察時間が長くなり，患者の待ち時間を長引かせるという課題を解決するために，特許請求の範囲請求項１記載の構成（本願発明）を採用することによって，患者の個人情報や受診情報を自分で入力することができ，患者自身の情報を正しくかつ迅速に医師に伝えられる上，医療機関従事者の業務が軽減され，しかも，医師や看護士等が，患者の受診情報を診察前に予め知ることができるので，患者が診察室に入る前に診察のための準備をしておくことができ，診察時間の短縮を図ることができ，また，入力装置を待合室に備え付けることにより，患者の待ち時間を利用して，個人情報及び受診情報を入力することができる問診票入力システム，という発明であると認めることができる。
(2)引用発明の意義
ア引用例１（甲１）には，次の記載がある。
(ｱ)「１．はじめに
外国人医療用に開発された自動問診装置が一般外来の問診にも応用可能と評価できたので，自院に適合した問診内容に特化した後，院内医療情報システムに接続し，自動問診装置により得られた患者の病歴等のデータを医師や職員の負担なく電子カルテに直接反映するシステムを構築した。」（３０６頁左欄１行～７行）
(ｲ)「２．システムの概要
２．１システム構成
予めサーバー内の患者基本データファイルに，初診，再診ごとの問診記録ぺージを設定し，システム機器構成図（図１）のように院内医療情報システムの外来受付端末へ，自動問診装置をケーブル（ＲＳ－２３２Ｃ）にて接続した。」（３０６頁左欄８行～１４行）
【図１】（システム機器構成図）
(ｳ)「２．２オペレーション
患者が診療待ち時間に，外来受付端末のカードリーダーよりＩＤカード番号を入力すると，サーバーから患者基本データとして登録番号，患者氏名，生年月日（年齢）が自動問診装置にダウンロードされ，患者がフレーム（画面に枠取り）キーの［確認］にタッチすると問診が開始される。最後の質問への回答が入力されると回答結果はインターフェイスを介して院内医療情報システムのサーバーに自動伝送される。医師が診療端末に患者のＩＤ番号を入力すると患者基礎データとともに問診結果が表示される。」（３０６頁左欄１５行～２６行）
(ｴ)「２．３自動問診のしくみ
図２に示すように，［画面１］で表示されるフレームキー［診療（初めて来た）］にタッチすると［画面２］のような質問文と回答用フレームキーを表示し，回答が選択されると，所定の論理に基づいて予め回答ごとに準備している次質問を表示する。問診結果は医師が素早く病状を判断できるよう，主訴と発症時期を冒頭に表形式で表示し，以下に現病歴，アレルギー，既往歴，家族歴，生活習慣を区分表示する。問診レベルは医師の判断によりプリセット方式で選択できる。患者が外国人の場合，オペレーションモードを切り替えれば５ケ国語で日本人と同じ問診を行う。」（３０６頁右欄１行～１３行）
・【図２】（自動問診装置の画面）
(ｵ)「２．４自動問診装置の仕様
Ａ４版サイズ，タッチパネル画面付，プリンター内蔵型パソコン。ＣＰＵ：３２ｂｉｔＭＰＵ，ＯＳ：ＤＲ－ＤＯＳ（ＤＯＳ／Ｖ），メモリー：本体２ＭＢ＋拡張１０ＭＢ（ＰＣＭＣＩＡ・ＰＣカード）。全てのソフトウェアをＰＣカードに格納している。」（３０６頁右欄１４行～１９行）
イ上記記載によれば，引用発明は，審決が認定したとおり，「院内に設置された記憶装置および制御装置を備えたサーバーと，診療端末と，自動問診装置が接続された外来受付端末と，前記サーバーと各端末との間に設置される通信手段とを有し，患者が，診察待ち時間に，主訴，発症時期，現病歴，アレルギー，既往歴，家族歴，生活習慣及び，どのような病気のために診察に来たかの情報を含む回答を，自動問診装置によって入力すると，その回答結果が院内医療情報システムのサーバーへ自動伝送されるとともに，問診結果が，医師の診療端末に伝送される院内医療情報システムにおいて，前記自動問診装置は，タッチパネルを有し，表示された回答用フレームキーを選択することで，前記回答の入力ができることを特徴とする院内医療情報システム。」という発明であると認めることができる。
(3)引用例２ないし４に記載の技術的事項の内容
ア引用例２
(ｱ)引用例２（甲２）には，次の記載がある。
・【発明の属する技術分野】
「本発明は，病院などの医療機関において利用される医療情報システム及びそれに用いられる患者用端末装置に関する。」（段落【０００１】）
・【発明の実施の形態】


「図１において，医療情報システム１は，医事サーバ１１，カルテサーバ１２，検査サーバ１３，図示しないその他の種々のサーバ，情報送出装置１８，事務端末２１，ドクター端末２２ａ，２２ｂ・・・，ナース端末２３ａ，２３ｂ・・・，検査端末２４，栄養端末２５，薬剤端末２６，患者端末２７ａ，２７ｂ・・・，図示しないその他の端末，及びこれらを互いに接続するネットワークＮＷなどから構成される。ネットワークＮＷは，外部の他のネットワーク又はインターネットなどに接続可能である。なお，ドクター端末２２ａ，２２ｂ・・・，ナース端末２３ａ，２３ｂ・・・，又は患者端末２７ａ，２７ｂ・・・の全体又は一部を，「ドクター端末２２」「ナース端末２３」「患者端末２７」などと記載することがある。」（段落【００１７】）・【図１】（本発明に係る医療情報システムのブロック図）・「医事サーバ１１には，医療事務に関する種々の情報，会計処理に関する情報，患者の受診管理及び入院管理に関する種々の情報，病院の施設又は業務に関する種々の情報などが格納される。カルテサーバ１２には，患者の診察情報（いわゆるカルテ情報）が格納される。検査サーバ１３には，検体検査，病棟検査，食事検査，放射線検査など，種々の検査の結果の情報，検査に必要な情報などが格納される。なお，患者に投薬する薬剤に関する情報，患者に出す食事及び栄養に関する情報，患者に対する指示に関する情報などは，これらのいずれかのサーバ，又は他のサーバに格納される。」（段落【００１８】）・「情報送出装置１８は，病院内において利用される種々の情報，例えば病院内での患者の快適な生活を支援するための患者アメニティ情報，患者の治療上の注意点などを分かりやすく説明するためのインフォームドコンセント情報，その他の情報を，各種端末特に患者端末２７に対して送出する。患者アメニティ情報として，例えば，病院内の生活情報，食事情報，施設案内，医師の紹介のための情報，病院内外の景色や環境に関する映像情報又は音楽情報（コンテンツ），テレビ番組やラジオ番組のコンテンツなどがある。」（段落【００１９】）・「事務端末２１は，会計処理，患者の受付処理，外来患者及び入院患者についてのその他の種々の処理，病院における施設及び物品の管理のための処理，その他の処理を行うためのものであり，多数の事務端末２１が，事務部門，会計部門，受付部門などに設置される。」（段落【００２０】）
(ｲ)上記記載によれば，引用例２には，医療機関における医療情報システムにおいて，医事サーバ，カルテサーバ等の種々のサーバ，事務端末，ドクター端末，ナース端末，検査端末等の各種端末，及びこれらを互いに接続するネットワークなどから構成される医療情報システムであって，会計処理，患者の受付処理，外来患者及び入院患者についてのその他の種々の処理，病院における施設及び物品の管理のための処理，その他の処理を行うため，多数の事務端末が，事務部門，会計部門，受付部門などに設置される，という技術的事項が記載されていると認めることができる。
イ引用例３
(ｱ)引用例３（甲３）には，次の記載がある。
・「図２は，本実施例における処理を示すフローチャートであり，図３及び図４は，上記処理によるディスプレイ上での画面展開を示す。まず，待合い室等に設置された問診システム１２で，患者が問診を受けて答えを入力する(ステップ２０)。次にその問診情報が問診システムの問診情報データベースに登録され，ネットワーク等で診察室に送られる（ステップ２１）。医師が電子カルテ上で問診済みの患者を指定すると，図３や図４の様な電子カルテ画面を表示する。図３は，患者の経過記録の入出力を行う画面で，患者の現在持つ問題点を入力するプロブレム入出力部１３３，診察日毎に経過記録を入力するためのＳ，Ｏ，Ａ，Ｐ各入出力部１３２０，１３２１，１３２２，１３２３，当日のオーダ内容を表示するオーダ情報表示部３０から構成される。また図４は，病歴等の患者の基本情報の入出力を行う画面で，左側のタブで経過記録画面との切り替えを行う。」（段落【００１３】）・【図２】（本発明の実施例での問診情報表示時のフローチャート）・【図３】（本発明の実施例での問診情報表示時の画面例を示す図）・【図４】（本発明の実施例での問診情報表示時の画面例を示す図）(ｲ)上記記載によれば，引用例３には，待合室に設置された問診システムで，患者が問診を受けて答え（問診情報）を入力し，入力された問診情報は，問診情報データベースに登録され，ネットワーク等で診察室に送られるという技術的事項が記載されていると認めることができる。
ウ引用例４
(ｱ)引用例４（甲４）には，次の記載がある。
・「要旨
病院に診療のために訪れる外来の患者は，呼出し受信機（外来患者専用ＰＨＳ端末）の貸出しを受け，受付けから診察までの間携帯する。呼出し受信機は，患者氏名，診察待ち時間，順番や診察開始の通知などを患者に表示や呼出し音で知らせることができる。このため，患者は診察待ちの間，病院内を自由に動くことが可能になり，診察室の前で待つ必要がなくなる。さらに，病院側では患者呼出しの手間が省けると同時に，静かな環境が実現できる。
また，本システムは無線方式として事業所ＰＨＳのプロトコルを採用しているため，事業所ＰＨＳ端末も併用可能である。したがって，医者，看護婦や職員に事業所ＰＨＳ端末を携帯させることにより，病院業務の効率化と向上もはかれる。」（５５頁上欄１行～１０行）・「本システムでは，外来患者は病院へ来ると，まず診療カードを再来受付け機に挿入する。すると，再来受付け機から呼出し受信機（ＤＣＤ）が自動的に発行され，それを受け取った患者はＤＣＤの表示や呼出しに従い，円滑な順番待ち・診察呼出しを受けることができる。さらに，本システムは事業所ＰＨＳの併用が可能のため，事業所ＰＨＳを活用したさまざまなアプリケーション展開（ＰＨＳナースコールシステム連動，ワイヤレスデータ通信など）を実現することができる。
本システムの特長は，次のとおりである。
(1)患者呼出し機能
従来の放送スピーカからの音声一斉呼出しと異なり，ＤＣＤ一台ごとに呼出し通知ができる。呼出し方法は，メロディ鳴動やバイブレーション（振動着信）が選択できる。また，通常の呼出し通知とは別に，診察室のパソコンなどから特定のＤＣＤに対して固有のメッセージを通知することもできる。
(2)待ち人数通知機能
患者の待ち順番を，ＤＣＤに表示することができるため，患者のいらいら解消が実現できる。
(3)呼出し確認機能


患者が呼出しを受けたとき，ＤＣＤの確認ボタンを押下すると，診察室などの呼出し側で呼出しが確実に伝達されたことを確認できる。」（５５頁右欄６行～５６頁左欄１９行）
・【第１図】（外来患者呼び出しシステムの運用例）
(ｲ)上記記載によれば，引用例４には，患者の利用する端末に，診察開始の通知，固有のメッセージによる通知，各診療科の待ち人数の通知を表示させること，及び患者が利用する端末機を携帯型とするという技術的事項が記載されていると認めることができる。
(4)その他の文献の内容
ア乙３文献
(ｱ)乙３（特開平１１－１７５２５８号公報    発明の名称「インテリジェント型携帯通信装置用タッチ画面ディスプレイを使用する方法および装置」，公開日平成１１年７月２日）には，次の記載がある。・「本発明の目的は，セルラー電話機を有し，マウスなどのポインティング装置を必要としない指タッチ操作用高解像度タッチ画面ディスプレイを有するインテリジェント型携帯通信装置を提供することである。」（段落【０００７】）
(ｲ)上記記載によれば，乙３文献には，インテリジェント型携帯通信装置において指タッチ操作用高解像度タッチ画面ディスプレイを使用する技術的事項が開示されている。
イ乙４文献
(ｱ)乙４（特開２０００－３１１１４５号公報    発明の名称「スケジュール管理装置および方法，およびスケジュール管理プログラムを格納した記憶媒体」，公開日平成１２年１１月７日）には，次の記載がある。・「ここで，上記のようなハードウエア構成を有する携帯端末１００２としては，例えば，通信機能を有する携帯情報端末（ＰＤＡ）がある。このようなＰＤＡは，典型的には，送受信装置１００９としてＰＨＳ端末を，表示装置１０１２として液晶パネルを，入力装置１０１５としてタッチパネルを持っている。」（段落【０１１３】）(ｲ)上記記載によれば，乙４文献には，通信機能を有する携帯情報端末（ＰＤＡ）は典型的に入力装置としてタッチパネルを持っているとの技術的事項が開示されている。
(5)原告主張の取消事由に対する判断
ア取消事由１（各相違点認定の誤り）について
(ｱ)相違点１
原告は，「審決は，相違点１につき『引用発明では管理，受付部門および待合室に端末機が設けられているか明らかでない』と認定するが，引用発明では，『管理，受付部門および待合室に端末機が設けられている』と記載されていないことは明らかであるから，このような認定は失当である」と主張する。
しかし，引用発明には，「診察室に設けられた端末機」と「患者が自分の情報を入力するための入力装置を有する端末機」が記載されているものの，「管理，受付部門および待合室に端末機が設けられている」ことは記載されていないところ，「管理，受付部門および待合室に端末機が設けられている」との記載のないことが，「管理，受付部門および待合室に端末機が設け」ることを排除する趣旨とは解されず，また，前記認定の引用発明の意義からすれば，「管理，受付部門および待合室に端末機が設け」られても引用発明が機能しなくなるものではないから，審決が「引用発明では管理，受付部門および待合室に端末機が設けられているか明らかでない」と認定したことを誤りとすることはできない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)相違点２
原告は，「審決は，相違点２につき『引用発明では，入力装置を有する端末機が，院内のどこに設置されているのかが，明らかでない』と認定するが，引用発明では，『入力装置が院内の外来受付端末に設置した』旨が明記されており，『明らかでない』という認定は失当である」と主張する。
しかし，引用例１には，引用発明の入力装置を有する端末機である自動問診装置は，外来受付端末へケーブルで接続され，外来受付端末のカードリーダーにＩＤカード番号を入力すると，患者基本データが自動問診装置にダウンロードされ，問診が開始されることから，自動問診装置は，外来受付端末の近傍に設置されているものと認められる。外来受付端末が設置される外来受付と，待合室との位置関係は必ずしも明らかではないが，医療機関を受診する患者の待合室は，外来受付に近接して設けられる場合があること，外来受付の付近で患者が診察を待つ場合があることは，経験則上明らかである。
また，試行的運用として，千葉大学医学部附属病院第二内科外来受付に設置したことが記載されているが，自動問診装置が待合室に設置されることは記載されていない。
以上の点を考慮すれば，「引用発明では，入力装置を有する端末機が，院内のどこに設置されているのかが，明らかでない」とした審決の認定が誤りということはできない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｳ)相違点３
原告は，「審決は，相違点３につき『引用発明では，端末が，携帯端末機器であるか明らかでない』と認定するが，『引用発明では，端末はＡ４版サイズ，タッチパネル画面付きパソコンであり，携帯端末機器でない』ということは明白である」と主張する。
確かに，引用発明の自動問診装置は，Ａ４版サイズ，タッチパネル画面付きパソコンであり，携帯端末機器でない可能性が高いとはいえるが，携帯端末機器ではないとの明示の記載はないし，結局は，「携帯端末機器」であるか否かを相違点として認定しているのであるから，これを「携帯端末機器であるか明らかでない」と認定したからといって，審決の結論に影響を及ぼすほどの誤りとはいえない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ)相違点４
原告は，引用発明では，「端末の表示画面に，サーバから各診療科の待ち人数の表示や当該患者宛の連絡事項等の患者への受診案内を表示させること」が記載されていないから，審決がこれを「それが明らかでない」と判断したことは失当であると主張する。
しかし，引用発明の端末である自動問診装置の表示画面に，サーバから各診療科の待ち人数の表示や当該患者宛の連絡事項等の患者への受診案内を表示させることが記載されていないことは，それらの表示がされることを排除するものとは断定できないから，審決がこれを「それが明らかでない」と認定したことが誤りといえないことは明らかである。したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ取消事由２（各相違点についての判断の誤り）について
(ｱ)相違点１についての判断の誤りにつき
ａ引用例２には，医療機関における医療情報システムにおいて，医事サーバ，カルテサーバ等の種々のサーバ，事務端末，ドクター端末，ナース端末，検査端末等の各種端末，及びこれらを互いに接続するネットワークなどから構成される医療情報システムであって，会計処理，患者の受付処理，外来患者及び入院患者についてのその他の種々の処理，病院における施設及び物品の管理のための処理，その他の処理を行うため，多数の事務端末が，事務部門，会計部門，受付部門などに設置されることが記載されている。


そして，引用発明の自動問診装置が接続された院内医療情報システムと，引用例２の医療機関における医療情報システムは，いずれも病院などの医療機関に設置される院内医療情報システムである点で共通するとともに，引用発明の院内医療情報システムに「管理，受付部門および待合室に端末機が設け」ることを排除するものではなく，また「管理，受付部門および待合室に端末機が設け」られても，引用発明が機能しないものではないから，引用発明に引用例２に記載の技術事項を適用することに阻害要因は認められない。
そうすると，相違点１は，引用発明に，引用例２に記載の事項を適用することにより，容易に想到しうるものであるから，この点に関する審決の判断に誤りはない。
ｂこの点に関し原告は，「本願発明は，患者の問診情報を診察部門だけでなく管理，受付部門および待合室の端末機で利用することにより，例えば本願の願書に添付した明細書の段落【００２３】に記載されているように診察の準備や優先的な誘導など診察までの手続などを効率よく行うことができるものであり，単に院内に多数の端末を設けて情報の使用を図るというものではないのに対して，引用例２に記載の発明では問診事項に特化したサーバの記載はなく，受付部門に端末がないことからも引用例２に記載の発明の端末機構を引用発明に適用しても本願発明の相違点１にかかる構成とすることはできない」と主張する。
しかし，本願明細書の段落【００２３】の記載を考慮しても，本願発明は，端末機が「管理，受付部門，診察室および待合室にそれぞれ設けられ」，及び「入力された個人情報および受診情報（問診情報）は，医療機関のサーバへ送信されるとともに診察室に設置された端末機に送信される」との事項で特定されるにとどまるものであって，個人情報および受診情報が，管理，受付部門の端末機に送信されて，診察の準備や優先的な誘導などの診察までの手続を行うことまで特定されているとは認められない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。ｃまた，原告は，「引用例２に記載の医療情報システムは本願発明や引用例１に記載の自動問診装置を用いるという目的は一切考えられずに入院患者を対象とした，特に回診に便利な医療情報システムとして発明されて特許出願されたものであり，そのような医療情報システムに引用例１に記載の自動問診装置を適用する余地はない」と主張する。
しかし，前記引用例２の記載事項によれば，引用例２の医療情報システムが備える医事サーバには，医療事務に関する種々の情報，会計処理に関する情報，患者の受診管理及び入院管理に関する種々の情報，病院の施設又は業務に関する種々の情報などが格納され，カルテサーバには，患者の診察情報（いわゆるカルテ情報）が格納されることが記載されているから，引用例２の医療情報システムは，入院患者のみならず，受診する患者の受診管理や，患者の診察にも用いられるものであることは明らかである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)相違点２についての判断の誤りにつき
ａ引用例３には，待合室に設置された問診システムで，患者が問診情報を入力し，入力された問診情報が問診情報データベースに登録され，ネットワーク等で診察室に送られることが記載されている。そして，引用発明の自動問診装置が接続された院内医療情報システムと引用例３の問診システムは，いずれも病院などの医療機関に設置され，患者に自動的に問診する機能を有する点で共通する。また，医療機関を受診する患者の待合室が外来受付に近接して設けられていること，外来受付の付近で患者が診察を待つこと，患者が外来受付の前後を含めた受診の待ち時間を待合室などで過ごすことは経験則上ごく普通にみられることであるから，外来受付に設置される引用発明の自動問診装置を，引用例の問診システムのように待合室に設置することに阻害要因は認められない。
そうすると，相違点２は，引用発明に，引用例３に記載の技術的事項を適用することにより，容易に想到し得るものであるから，この点に関する審決の判断に誤りはない。
ｂ原告は，「待合室に設置されていても使用場所を問わない携帯端末である本願発明の問診入力機器と，待合室に設置された固定端末であり，待合室でしか使用できない引用例３に記載の入力端末について使用箇所から同一の入力機器であると判断することは誤りである。したがって，引用発明に引用例３に記載の端末を採用しても本願発明のように場所を問わずに入力することは困難であり，両者の入力装置における使用場所の範囲が異なることは明白であり，引用発明に引用例３の発明についての使用場所を適用しても本願発明の入力端末の設置場所（使用場所）を判断することはできない」と主張する。しかし，本願明細書には，「待合室に設置される端末が携帯端末機器である場合には，患者が待合室内であれば場所を問わずに入力することができる。」（段落【００１１】）と記載されているから，待合室に設置される端末が携帯端末機器であり，待合室だけでなく病院などの廊下やトイレなどの室内，あるいは病院の敷地内を含めた屋外での入力が可能なことは本願出願時に自明の事項であったとしても，一義的には待合室内で入力することが予定されているものである。そうすると，審決が，相違点２の判断として，入力装置を有する端末機を待合室に設置し，待合室において問診情報を入力するように構成したことの容易性の判断を行ったことは相当であるから，原告の上記主張は採用することができない。
(ｳ)相違点３についての判断の誤りにつき
ａ本願の出願時（平成１４年４月３０日）において，携帯端末機器は周知であり，固定的に設置された端末機器に代えて，携帯端末機器を採用することにより，場所を問わずに必要な情報を入力したり，必要な情報を表示・確認したりすることが可能となることも周知であるから，固定的に設置された端末機器に代えて携帯端末機器を採用することは当業者が必要に応じて採用し得ることである。そうすると，引用発明においても入力機器を携帯型とすることに動機付けが存在するといえる。
そして，前記乙３文献及び乙４文献の記載内容からすれば，通信機能を備え，タッチパネル式の持ち歩けるような携帯端末は周知技術であったと認められるところ，引用例４には，医療機関において，患者が利用する端末機を携帯型とすることが記載されているから，引用発明に引用例４の技術的事項を適用し，その際に周知のタッチパネル式の持ち歩けるような携帯端末を採用して相違点３の構成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。
そうすると，相違点３は，引用発明に引用例４の技術的事項を適用し，その際に周知の携帯端末を採用することにより当業者が容易に想到し得るものであるから，この点に関する審決の判断に誤りはない。ｂこの点に関し原告は，乙３文献及び乙４文献における被告による指摘事項は明らかに周知技術ではなく，新たな拒絶理由についての引用例としての性格を有するものであるから，審決の後に反論の機会を与えずに周知技術であると認定することは，特許法１５９条２項において準用する同法５０条１項及び１７条の２第１項１号の規定に違反するものであると主張する。


しかし，公開日が本願出願日の約３年前である平成１１年７日２日である乙３文献に，「本発明の目的は，セルラー電話機を有し，マウスなどのポインティング装置を必要としない指タッチ操作用高解像度タッチ画面ディスプレイを有するインテリジェント型携帯通信装置を提供することである。」（段落【０００７】）と記載され，公開日が平成１２年１２月７日である乙４文献に「ここで，上記のようなハードウエア構成を有する携帯端末１００２としては，例えば，通信機能を有する携帯情報端末（ＰＤＡ）がある。このようなＰＤＡは，典型的には，送受信装置１００９としてＰＨＳ端末を，表示装置１０１２として液晶パネルを，入力装置１０１５としてタッチパネルを持っている。」と記載され，携帯情報端末（ＰＤＡ）の入力装置がタッチパネルであることが「典型的」とされていることからすれば，本願の出願当時（平成１４年４月３０日），タッチパネル式の持ち歩けるような携帯端末が周知技術であったことは明らかである。そして，審決取消訴訟においては，審判手続において表れなかった資料を新たに証拠として提出することは原則として許されないが，いかなる例外もなく絶対に許されないというわけではなく，例えば，当業者にとつては，刊行物をいちいち挙げるまでもないほどの周知慣用の事項について，審決取消訴訟の段階で，これを立証するために補充的に新たな資料を提出することは許されるというべきであるから（最高裁昭和５５年１月２４日判決・民集３４巻１号８０頁参照），被告が周知技術である乙３文献及び乙４文献記載の技術的事項を本件において提出したことは手続違背となるものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ)相違点４についての判断の誤りにつき
ａ引用例４には，患者の利用する端末に，診察開始の通知，固有のメッセージによる通知，各診療科の待ち人数の通知を表示させることが記載されている。
また，端末などの情報機器に複数の機能をもたせることにより，１つの情報機器を用いて複数の機能を利用可能とすることは，本願出願時，当業者の常套手段にすぎない。
そして，引用発明の受診情報を入力する端末と，引用例４の端末とは，医療機関において患者が利用する端末という点で一致するから，引用発明に引用例４の技術的事項を適用し，相違点４の構成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。
そうすると，相違点４は，引用発明に引用例４の技術的事項を適用し，その際に周知の携帯端末を採用することにより当業者が容易に想到し得るものであるから，この点に関する審決の判断に誤りはない。ｂこの点に関し原告は，本願発明では，引用例４に記載されているように単に患者に情報が送信されるだけでなく，問診事項などの受診情報などを患者から医療機関にかつタッチパネル方式で入力して送信することができるものであり，引用発明と全く趣旨の異なる引用例４の発明を適用しても本願発明における機能を有する携帯端末を容易に想到できるものではないと主張する。
しかし，前記(ｱ)のとおり，引用発明の受診情報を入力する端末と，引用例４の端末とは，医療機関において患者が利用する端末という点で一致するのであって，患者の利用する端末に複数の機能を持たせることによってより便利に利用しようとする動機付けが働くことは明らかであるから，引用例４が引用発明と全く趣旨が異なる技術であるということはできず，また，前記(ｳ)のとおり，タッチパネル式の携帯端末は周知技術であるから，引用発明と引用例４の技術的事項を適用すれば本願発明における機能を有する携帯端末を容易に想到し得ることは明らかである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｵ)作用・効果の判断の誤りにつき
原告は，進歩性は発明全体として奏する作用・効果等を含めて判断されるべきところ，審決のように，引用発明における本願発明との多数の相違点について，本願発明において他の技術的事項との関係でいかなる意義や作用・効果を発揮しているかを考慮せずに単に他の発明の一部に用いられているという理由で，それを適用することは当業者が適宜なし得ることであるという判断をすると特許される発明はほとんど皆無となってしまうことになると主張する。
しかし，本願発明の作用・効果であるところの，①患者の個人情報や受診情報を自分で入力することができるので，患者自身の情報を正しくかつ迅速に医師に伝えられる上，医療機関従事者の業務が軽減されること，及び②医師や看護士等が，患者の受診情報を診察前に予め知ることができるので，患者が診察室に入る前に診察のための準備をしておくことができ，診察時間の短縮を図ることができ,医療機関の混雑を緩和することができることについては，引用発明も奏する作用・効果であることは明らかである。
また，③入力装置を待合室に備え付けることにより，患者の待ち時間を利用して，個人情報及び受診情報を入力することができることは，引用発明に引用例２に記載の技術的事項を適用することにより得られるものである。
さらに，④待合室に設置された端末が携帯端末機器であり，携帯可能であること，及び⑤端末の表示画面に，前記サーバから各診療科の待ち人数の表示や当該患者宛の連絡事項等の患者への受診案内を表示させ，患者への受診案内として利用できることは，引用発明に引用例３及び４の技術的事項を適用することにより得られるものである。最後に，⑥携帯端末機器の入力装置が表示画面を有しタッチ入力可能であり，表示画面に表示された項目の中から患者自身にあてはまるものを選んで，指又はペン等で表示画面の所定位置を押して受診情報を入力することが可能であることについては，タッチ入力可能な引用発明に引用例４の技術的事項を適用するとともに，タッチ入力可能であり入力された情報を送信可能な周知の携帯端末機器を採用することにより得られるものである。
そうすると，本願発明の作用・効果は，引用発明に引用例２，３及び４記載の技術的事項を適用するとともに，周知の携帯端末機器を採用することにより得られるものであるから，「本願発明は，・・・その作用効果も，引用発明及び引用例２，３，４に記載の技術的事項に基づいて当業者が予測できる範囲のものである」とした審決の判断に誤りはない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
３結論
以上のとおりであるから，本願発明は引用発明及び引用例２ないし４に記載の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到できるとした審決の結論に誤りはなく，原告主張の取消事由は全て理由がない。
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部


平成２８年８月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年(ワ)第３２１８号著作権侵害および名誉侵害行為に対する損害賠償事件
口頭弁論終結日平成２８年６月２４日
判           決
原           告             Ａ被           告      株式会   社朝日   新聞社同訴訟   代理人   弁護士        秋山幹男
主              文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，原告に対し，３４０万円及びこれに対する平成２８年２月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告は，原告の名誉回復措置として別紙謝罪文記載の内容の謝罪文を被告のウェブサイトに英語及び日本語で掲載せよ。
３仮執行宣言
第２事案の概要
本件は，原告が，被告の運営するウェブサイト上の記事により著作権（翻案権）及び著作者人格権（同一性保持権，名誉・声望権）を侵害され，また名誉を毀損されたと主張して，被告に対し，①著作権侵害，著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき，損害合計３４０万円及びこれに対する不法行為の後の日（本訴状送達の日の翌日）である平成２８年２月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，②著作権法１１５条ないし民法７２３条に基づき，被告のウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)当事者
ア原告は，映画プロデューサーである。（甲１，２）イ被告は，新聞社であり，ウェブサイト「朝日新聞デジタルＡＪＷ」を運営するものである。
(2)原告の著作物
原告は，平成２７年１０月１０日発行の雑誌「プレジデント」に掲載された「なぜ東京国際映画祭は世界で無名なのか」と題する記事（以下「原告記事」という。）の著作者であり，著作権者である。
原告記事には，別紙著作物対比表の「原告記事」欄記載の各表現がある（以下「原告各表現」という。）。
(3)被告のウェブサイト上の記事
被告は，平成２７年１１月１３日，上記(1)イのウェブサイトに「ONETAKEONJAPANESE    CINEMA:Taking   thegood    withthe    badatthe    TokyoInternationalFilmFestival」（以下「被告記事」という。）を掲載した。被告記事には，別紙著作物対比表の「被告記事」欄記載の各表現がある（以下「被告各表現」という。なお，訳文の正確性については一部に争いがある。）。
２争点
(1)著作権ないし著作者人格権侵害の成否
ア翻案権侵害の成否
イ同一性保持権侵害の成否
ウ名誉・声望権侵害の成否
(2)名誉毀損の成否
ア社会的評価の低下の有無
イ真実性の抗弁ないし公正な論評の抗弁の成否
(3)損害発生の有無及びその額
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)ア（翻案権侵害の成否）について
〔原告の主張〕
被告各表現と原告各表現とを対比させると，別紙著作物対比表のとおりとなる。
これによれば，被告各表現の本質的特徴は，原告各表現の思想を反映した映画産業の国際発展を妨げている利権構造批判にあり，また表現上の思想をサポートする要素として原告による調査，追求，研究に基づく斬新な視点で論じられる東京国際映画祭の事業費と具体的な企業名を示し，その委託先との関係性を論述したところにある。さらに，映画産業の既得権益にある社会的集団を表す表現にも原告各表現の「映画村」（movievillage）を用い，「独占」（monopolized）という状態を示す表現をそのまま引き写している。論述においても，平成２６年の映画祭事業費と委託費の割合の数字をほぼそのまま引き写し，その後も，既得権益を構成する企業として大手映画会社とその子会社，電通及び森ビルに触れ，更に同年に初めて確認された東京国際映画祭とクールジャパン政策の連携という特徴的な出来事について，原告各表現の一部を削り又は要約している。
したがって，被告各表現は，原告各表現の内容及び形式を覚知させるに足りるものか，少なくとも原告表現の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものであって，原告の著作権（翻案権）を侵害する。
〔被告の主張〕
原告の主張する「映画産業の利権構造批判」や「事業費と委託先との関係性」は表現上の本質的特徴とはいえない。「映画村」及び「独占」もこれをもって表現上の本質的特徴とはいえない。事業費と委託費の割合は単なる事実を示すものにすぎず，これも表現上の本質的特徴とはいえない。企業名を記載した点も表現上の本質的特徴とはいえない。東京国際映画祭とクールジャパン政策との連携についての記載も同様である。したがって，被告記事は原告記事の翻案に該当しない。
なお，別紙著作物対比表２枚目の訳文のうち「映画祭に対する」は「映画祭に関する」とするのが，「のせいだと批判し」は「に責任があるとし」とするのが正確である。
(2)争点(1)イ（同一性保持権侵害の成否）について
〔原告の主張〕
被告記事には「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位は“映画村”のせいだと批判し，映画産業の既得権益に触れた」とあるが，原告記事にはそのような表現，論述は一切存在しない。上記表現部分は，事実を誤るだけでなく，原告の人格及び表現上の思想を著しく歪曲したものである。
また，原告記事には，①原告の上記「批判」の原因である「税金の拠出」，「東京国際映画祭が公益性の高いイベント」及び「公益財団法人ユニジャパンの主催」，②例年からほぼ倍増した事業費の異質性，③過去５年間における委託事業者の偏りや，委託事業者と公益財団法人ユニジャパンの理事の構成の関係性，④平成２６年に政府によりクールジャパンの連携へ大きく方向転換が行われた東京国際映画祭と関連してほぼ倍増した事業費の事実と，映画関連のクールジャパン事業として平成２７年５月にフランスのカンヌで実施された「ジャパンデイプロジェクト」の事実が記載されていた。しかし，被告記事では，これらの表現上の目的の事実も一切削除している。したがって，被告記事は，原告の著作者人格権（同一性保持権）を侵害する。
〔被告の主張〕
原告の主張は，被告記事が原告記事の複製ないし翻訳，翻案に該当することを前提にして，原告の同一性保持権を侵害したとの主張と考えられるが，被告記事は原告記事の複製でもなければ翻訳や翻案でもないから，原告の同一性保持権を侵害したものではない。
(3)争点(1)ウ（名誉・声望権侵害の成否）について
〔原告の主張〕


原告記事における原告の表現上の思想は，産業現場で働く映画プロデューサーの視点から，映画産業政策における税金の使われ方の問題点を挙げると同時に，単なる映画行政施策の揶揄に止まることなく，日本の映画産業発展のための生産的な議論にすることを目的としている。しかし，被告記事は，「今年の東京国際映画祭は過去の失敗から学び，再び映画を中心に考え，大幅に改善されたイベントを開催する明確な努力がはっきりと表れていた」との前置きをした上で，「それにもかかわらず，未だ東京国際映画祭は批判の格好の的になっており，映画祭に対する厳しい批判は毎年の恒例行事のようなものになっている。そして，今回それを行ったのが映画プロデューサーの甲であった」として原告記事を紹介しており，原告の意図と著しく異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。
したがって，被告記事は，原告の著作者人格権（名誉・声望権）を侵害する。
〔被告の主張〕
原告の主張は，被告記事が原告記事の複製ないし翻訳，翻案に該当することを前提にして，原告の名誉・声望権を侵害したとの主張と考えられるが，被告記事は原告記事の複製でもなければ翻訳や翻案でもないから，原告の名誉・声望権を侵害したものではない。
(4)争点(2)ア（社会的評価の低下の有無）について
〔原告の主張〕
被告記事は，上記(2)〔原告の主張〕のとおり「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位」と事実でない表現をもって原告の主張，思想を歪曲する極めて深刻な名誉侵害行為を行った。また，公の出版物で第三者を批判するということは重大な責任を負うものであり，批判を行った当事者の対外的信頼は，その論述法，論拠となる事実と事実の正確性に極めて高く依存しているにもかかわらず，被告は，上記(2)〔原告の主張〕のとおり，原告の表現上の思想を歪曲させた改変だけでなく，表現上の意図を大幅に削除した要約を行い，原告の名誉及び業務上の信頼に対する侵害行為を行った。
そして，被告が名誉回復の措置を拒否していることから，原告への名誉侵害行為は今もなお継続している。
〔被告の主張〕
原告記事は，「日本映画は大変不幸である。なぜなら日本の多様な声を世界に届ける『国際映画祭』が日本にないからだ。今年も１０月２２日から１０日間にわたって『東京国際映画祭』が開催されるが，その任務は映画芸術の祝福にはない。予算の半分以上が税金で賄われる公益性の高いイベントでありながら，映画会社と広告代理店という『既得権益』を強化するばかりで，日本の映画産業や映画文化を育む機能を果たせていない。」，「問題はこうしたクリエイティブ産業への支援が，現場に届かず，映画会社や広告代理店といった『映画村』のなかで計画，実施されている点にある。」，「世界の映画産業はパラダイムシフトに入っている。世界市場の変化だけでなく，消費者行動の変化により，１００年の歴史をもつ映画の概念が根本から変わろうとしている。その中においても，日本では国際的な実務能力をもたない『映画村』の人間たちが，政府から税金を引き出し，利権を貪っている。人を育むことを無視した政策こそ，日本映画産業の国際的な発展を大きく妨げている。」，「日本映画を次世代につなぐには，この利権構造との決別が急務である。」などとして，東京国際映画祭が日本映画産業や映画文化を育む機能を果たせておらず，人を育むことを無視した政策が日本映画産業の国際的な発展を妨げているとしており，東京国際映画祭と日本映画全般が国際的に不本意な地位にあるとの趣旨の評価，評論を行っている。それゆえ，被告記事は，「彼はプレジデントオンラインの記事において，東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位は“映画村”に責任があるとし，映画産業の既得権益に触れた。」としたものであって，原告記事における原告の主張を歪曲するものではなく，原告の社会的評価を低下させるものではない。
また，そもそも「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位は“映画村”に責任があるとし，映画産業の既得権益に触れた」ことが，原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。(5)争点(2)イ（真実性の抗弁ないし公正な論評の抗弁の成否）について
〔被告の主張〕
被告記事の「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位は“映画村”に責任があるとし，映画産業の既得権益に触れた」との部分は，原告が東京国際映画祭と日本の映画産業について批判したことを紹介したもので，公共の利害に関する事項について専ら公益を図る目的で掲載したものである。
そして，仮に上記記載部分が原告の社会的評価を低下させるとしても，同部分は，上記(4)〔被告の主張〕のとおり，原告の主張を歪曲したものではなく，真実を記載したものであることが明らかである。したがって，上記部分は原告に対する名誉毀損の不法行為とはならない。
〔原告の主張〕
被告は，「東京国際映画祭」批評コラムの冒頭において，読者の関心を獲得するためにセンセーショナルにする目的で原告記事を装飾として用いたにすぎず，その記述には公共の利害のための公益性は存在しない。また，上記(4)〔原告の主張〕のとおり，被告記事の記述は原告の主張，思想を著しく歪曲したものである。
したがって，原告に対する名誉侵害行為の不法行為が成立するのは明らかである。
(6)争点(3)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
被告による著作権及び著作者人格権の侵害行為並びに名誉棄損行為によって原告の受けた損害額は，次のとおり，合計３４０万円である。
ア著作者人格権侵害による慰謝料    ２００万円
イ翻案権侵害による損害額    １０万円
ウ名誉侵害行為に対する慰謝料    １００万円
エ原告が定め，平成２７年１１月１８日に通知し，同年１２月７日付け
で請求を行った使用料３０万円
〔被告の主張〕
争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)ア（翻案権侵害の成否）について


(1)著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的な表現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから（同法２条１項１号），既存の著作物に依拠して創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，翻案には当たらないと解するのが相当である（最高裁平成１１年（受）第９２２号同１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。(2)原告は，被告各表現が原告各表現と同一性を有する部分として，概要，①映画産業の国際発展を妨げている利権構造批判，②東京国際映画祭の事業費，事業委託先及びその関係，③映画産業の既得権益たる社会的集団を「映画村」と表現し，その状態を「独占」と表現したこと，④平成２６年の映画祭事業費と委託費の割合，⑤既得権益を構成する企業名，⑥東京国際映画祭とクールジャパン政策の連携等を挙げる。
しかし，このうち①，②，④，⑤及び⑥は，原告の思想，感情又はアイデア，事実又は事件など，表現それ自体でない部分についての同一性を主張するものにすぎない。
また，③のうち「独占」との表現は，明らかに一般用語であって，表現上の創作性はない。
さらに，③のうち「映画村」との表現についても，ある特定の限られた分野又は共通の利害関係を有する一定の社会的集団を「○○村」と表現することは経験則上一般にみられるありふれた表現であって，これに，わずか３字からなる単語にすぎないことも併せると，この表現自体が著作権法上保護すべき創作的な表現であると認めることはできない。この点に関して原告は，被告記事では「映画村」（movievillage）という表現に引用符の「“”」が用いられ，「原発村から派生した造語」との注釈まで付されていることを指摘するが，引用符及び注釈の付記によって直ちに被告が著作権法上の創作性を自認したことにはならないというべきであるから，原告の指摘は上記判断を左右するに足りない。
したがって，被告各表現は，原告の主張によっても，表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告各表現と同一性を有するにすぎず，表現上の本質的な特徴の同一性を維持したものとは認められないから，被告各表現が原告各表現を翻案したものであるということはできない。２争点(1)イ（同一性保持権侵害の成否）について上記１において説示したとおり，被告各表現が原告各表現の表現上の本質的な特徴の同一性を維持したものとは認められない以上，被告記事は，原告記事の表現上の本質的特徴を直接感得することができない別個の著作物であって，原告記事を改変したものということはできない。
したがって，被告記事によって，原告記事に係る原告の同一性保持権が侵害されたということはできない。
３争点(1)ウ（名誉・声望権侵害の成否）についてこの点に関し，原告は，被告記事の中に「それにもかかわらず，未だ東京国際映画祭は批判の格好の的になっており，映画祭に対する厳しい批判は毎年の恒例行事のようなものになっている。そして，今回それを行ったのが映画プロデューサーの甲であった」として原告記事を紹介していることが，日本の映画産業発展のための生産的議論にすることを目的とした原告の意図と著しく異なる意図を持つものとして受け取られる可能性があることを理由として，原告の名誉・声望権を侵害すると主張する。
しかし，著作権法１１３条６項の「名誉又は声望を害する方法」とは，単なる主観的な名誉感情の低下ではなく，客観的な社会的，外部的評価の低下をもたらすような行為をいい，対象となる著作物に対する意見ないし論評などは，それが誹謗中傷にわたるものでない限り，「名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に該当するとはいえないというべきところ，原告が指摘する被告記事の上記表現部分は，被告記事の著者の原告記事に対する意見ないし論評又は原告記事から受けた印象を記載したものにすぎず，原告又は原告記事を誹謗中傷するものとは認められないから，たとえ，被告記事の表現によって，原告の意図と著しく異なる意図を持つものとして受け取られる可能性があるとしても，そのことをもって，原告の「名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」と認めることは相当でないというべきである。したがって，被告記事によって，原告記事に係る原告の名誉・声望権が侵害されたということはできない。
４争点(2)ア（社会的評価の低下の有無）について(1)被告記事のうち，原告に関して記載された部分は，原告によれば以下のとおりである（甲１）。なお，文中の「甲」ないし「乙」とは原告を指す。また，訳文につき争いある部分には下線を付した上，被告の主張する訳文を〔〕内に付記してある。
「…今年の東京国際映画祭は過去の失敗から学び，再び映画を中心に考え，大幅に改善されたイベントを開催する明確な努力がはっきりと表れていた。それにも関わらず，未だ東京国際映画祭は批判の格好の的になっており，映画祭に対する〔関する〕厳しい批判は毎年の恒例行事となっている。そして今回それを行ったのが映画プロデューサーの甲である。彼はプレジデントオンラインの記事において，東京国際映画祭と日本映画全般の残念な国際的な地位は“映画村”（“原子力村”から派生した造語）のせいだと批判し〔に責任があるとし〕，映画産業の既得権益に触れた。乙は２０１４年度の映画祭事業費の３分の２は大手映画会社とその子会社，巨大広告代理店の電通，大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費になっていることを指摘した。これらの大企業が日本の“コンテンツ”輸出のためのプロモーションばかりに使われ，文化政策にそれほど使われない政府のクールジャパン政策の恩恵のほとんどを享受している。」(2)原告は，被告記事の記載が原告の社会的評価を低下させるものであると主張し，その理由として，概要，①被告記事には原告が「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位」と述べた旨の記載があるが，原告記事にはそのような表現，論述は一切存在しないこと，②被告は大幅な要約を行ったこと，との２点を挙げる。


しかし，新聞，雑誌等への記事の掲載が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは，当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきところである（最高裁昭和２９年（オ）第６３４号同３１年７月２０日第二小法廷判決・民集１０巻８号１０５９頁参照）。そうすると，被告記事の記載が原告の社会的評価を低下させるものであるかどうかは，被告記事それ自体についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきことになるのであって，原告記事に同様の表現，論述が存在しないとか，被告記事がこれを大幅に要約したなどという事情は，被告記事の記載が原告の社会的評価を低下させるものであることの理由とはなり得ない。原告の上記主張は，それ自体失当であるといわざるを得ない。そして，念のために検討しても，被告記事は，原告が「東京国際映画祭と日本映画全般の残念な国際的な地位は“映画村”のせいだと批判し，映画産業の既得権益に触れた」ものであり（原告の訳文による。），「２０１４年度の映画祭事業費の３分の２は大手映画会社とその子会社，巨大広告代理店の電通，大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費になっていることを指摘した」というものにすぎないのであって，原告がこのような批判や指摘をした旨の紹介自体が，一般読者の普通の注意と読み方とを基準とした場合に原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。したがって，被告記事が原告の社会的評価を低下させるものであるとの原告の主張は理由がなく，被告記事による名誉毀損は成立しない。５争点(2)イ（真実性の抗弁ないし公正な論評の抗弁の成否）について上記のとおり被告記事による名誉毀損は成立しないところであるが，事案に鑑み，争点(2)イ（真実性の抗弁ないし公正な論評の抗弁の成否）についても検討する。
(1)他人の言動，創作等について意見ないし論評を表明する行為がその者の客観的な社会的評価を低下させることがあっても，その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであり，かつ，意見ないし論評の前提となっている事実の主要な点につき真実であることの証明があるときは，人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するものでない限り，名誉毀損としての違法性を欠く（最高裁昭和６０年（オ）第１２７４号平成元年１２月２１日第一小法廷判決・民集４３巻１２号２２５２頁，最高裁平成６年（オ）第９７８号同９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁参照）。そして，意見ないし論評が他人の著作物に関するものである場合には，上記著作物の内容自体が意見ないし論評の前提となっている事実に当たるから，当該意見ないし論評における他人の著作物の引用紹介が全体として正確性を欠くものでなければ，前提となっている事実が真実でないとの理由で当該意見ないし論評が違法となることはないものと解すべきである（最高裁平成６年（オ）第１０８２号同１０年７月１７日第二小法廷判決・集民１８９号２６７頁参照）。
(2)上記４(2)のとおり，原告は，被告記事の記載が原告の社会的評価を低下させた点として，①原告が「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位」と述べた旨の記載と，②大幅な要約が行われたとする点とを主張する。
アそこで検討するに，被告記事のうち原告に関する部分（上記４(1)）は，東京国際映画祭と日本の映画産業についての原告の意見を紹介するものであって，その内容自体からしても，公共の利害に関する事項について専ら公益を図る目的で掲載したことは明らかというべきである。イその上で，まず上記①についてみると，そもそも原告は，原告記事において「日本映画は大変不幸である。なぜなら日本の多様な声を世界に届ける『国際映画祭』が日本にないからだ。今年も１０月２２日から１０日間にわたって『東京国際映画祭』が開催されるが，その任務は映画芸術の祝福にはない。予算の半分以上が税金で賄われる公益性の高いイベントでありながら，映画会社と広告代理店という『既得権益』を強化するばかりで，日本の映画産業や映画文化を育む機能を果たせていない。」，「問題はこうしたクリエイティブ産業への支援が，現場に届かず，映画会社や広告代理店といった『映画村』の中で計画，実施されている点にある。」，「日本映画のために本当に必要なことは，製作現場に投資を呼び込む枠組みづくりである。…しかし日本は国際競争から取り残されている。」，「世界の映画産業はパラダイムシフトに入っている。世界市場の変化だけでなく，消費者行動の変化により，１００年の歴史をもつ映画の概念が根本から変わろうとしている。その中においても，日本では国際的な実務能力をもたない『映画村』の人間たちが，政府から税金を引き出し，利権を貪っている。人を育むことを無視した政策こそ，日本映画産業の国際的な発展を大きく妨げている。」，「日本映画を次世代につなぐには，この利権構造との決別が急務である。」などとして，東京国際映画祭が日本映画産業や映画文化を育む機能を果たせておらず，人を育むことを無視した政策が日本映画産業の国際的な発展を妨げていると述べ，もって，東京国際映画祭と日本映画全般が国際的に不本意な地位にあるとの趣旨の評価，評論を行っていたところである（甲２）。
そうすると，原告記事には「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位」といった表現は直接見当たらないものの，全体としてみると，被告記事における原告記事の引用紹介が正確性を欠くとまではいうことができない。
ウまた，上記②についてみても，そもそも原告は被告記事が原告記事の「要約」であること自体は自認しているものである上，念のために検討しても，原告は原告記事において「主催する公益財団法人ユニジャパンの決算報告書（２０１４年度）によれば，東京国際映画祭の事業費は約１０億９６５６万円である。このうち６６．６％を占める７億３０５２万円は『委託費』となっている。」，「注目すべきはその非常に偏った委託先だ。２０１０年から１４年の５年間では，ＫＡＤＯＫＡＷＡが広報宣伝事業，クオラスと北の丸工房が運営事業を，いずれも５年連続で委託されている。また１２年より映画祭のオンラインチケット販売を担当している会社は電通の関係会社で，電通も１３年を除くすべての年で委託を受けている。ユニジャパンの理事も広報事業と上映会場委託の東宝，歌舞伎座上映とイベント委託の松竹，メイン会場委託の森ビルなど，映画祭に近い特定の大企業の幹部という構成になっている。つまり健全な競争を排除した一定のグループが公益事業の運営，事業費を独占している。」などとして，平成２６年度（２０１４年度）の東京国際映画祭の事業費の３分の２が企業に対する「委託費」となっていることを指摘していたところである（甲２）。


平成３０年２月２８日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１００７９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１月１５日
判決
原告         Ｘ
同訴訟   代理人   弁理士         龍    華    明    裕
飯      山    和    俊
被告         特許庁   長官
同指定   代理人        松    下              聡
中      村    達    之
槙      原        進
長      馬        望
板    谷    玲      子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１５－１６２１５号事件について平成２８年１２月５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，発明該当性と実施可能要件の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「空気熱エネルギーを利用して仕事，冷却，および水を出力するための低温状態エンジン」とする発明につき，平成２４年（２０１２年）１１月１５日を国際出願日として特許出願（請求項の数１５）をし（パリ条約による優先権主張平成２３年（２０１１年）１１月１６日・ニュージーランド，国際公開番号ＷＯ２０１３／０７３９７２。甲１，３），平成２７年２月１０日，手続補正をした（請求項の数１５。甲７。このとき，発明の名称を「空気熱エネルギーを利用して仕事，冷却，および水を出力するための方法および装置」と補正した。）が，平成２７年５月８日付けで拒絶査定を受けたので，平成２７年９月２日，拒絶査定不服審判請求をする（不服２０１５－１６２１５号）とともに，手続補正をした（請求項の数１５。甲１１）。
特許庁は，平成２８年１２月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２０日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
平成２７年９月２日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１～１５に係る発明（以下，請求項の番号を用いて「本願発明１」～「本願発明１５」といい，これらを総称して「本願発明」という。）は，以下のとおりのものである（甲１１）。
【請求項１】
空気熱エネルギーを利用して仕事，冷却，および水を出力するための装置であって，第１サイクルと第２サイクルとを包含し，前記第１サイクルが，気化器と，膨張器と，前記膨張器と前記気化器とを通る巡回路内において極低温作動流体を圧送するように構成された作動流体ポンプとを包含し，前記第２サイクルが，前記気化器と，周囲熱交換器と，前記気化器と前記周囲熱交換器とを通る巡回路内において熱伝達液体を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し，前記気化器が，熱交換器として作用して前記熱伝達液体から前記極低温作動流体へ熱を伝達するように構成され，前記極低温作動流体が前記熱を吸収し，気化して高圧蒸気となり，前記膨張器内で断熱膨張が発生してピストンホイールを推進して回転させ，シャフトの仕事および極低温液体を発生させ，前記周囲熱交換器が，熱交換ユニットとして作用して，外部熱源である周囲空気から前記熱伝達液体へ熱を伝達するとともに冷却能力と凝縮液と乾燥空気とを出力するように構成される，装置。
【請求項２】
前記気化器は，前記高圧蒸気を発生させるために使用され，前記作動流体ポンプと前記膨張器との間に設置され，前記気化器のシェル側が高圧の前記極低温作動流体を流通させて管側が低圧の前記熱伝達液体を流通させる，請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記膨張器は，
前記気化器と前記作動流体ポンプとの間に設置されて前記高圧蒸気を機械的仕事
および前記極低温液体に変換し，
前記機械的仕事を出力するシャフトと，
前記シャフトの周りに配置され，複数のピストン室としての巣箱状の室で構成される複数の円環を有し，前記高圧蒸気の前記断熱膨張により回転されるピストンホ
イールと，
前記複数のピストン室の外周面に配置される帯状シールリングと，前記複数のピストン室との間に前記帯状シールリングが密着されるように前記ピ
ストンホイールを覆う円筒形ケースと，
前記膨張器の端面に配置されるベアリングおよび端部と，前記円筒形ケースの外周に設けられ，前記極低温作動流体のための入口および出口を前記円筒形ケースに接面で接続させる複数のベースと，
を有し，
前記複数のピストン室の前記複数の円環は，前記複数の円環の一つと前記複数の円環の他の一つとを接続する直列の接続管により直列接続される，請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
前記ピストンホイールの各ピストン室が開口部を有し，前記帯状シールリングの設置のための溝が設けられ，前記帯状シールリングが，自己シール機能を有するＵ字形断面の間隙を内周全体に有する，請求項３に記載の装置。
【請求項５】
前記作動流体ポンプが前記膨張器と前記気化器との間に設置され，前記膨張器を出て前記気化器へ再び圧送される前記極低温液体の圧力を上昇させ，前記膨張器，前記作動流体ポンプ，及び前記膨張器と前記作動流体ポンプとの間の接続管の外側はすべて，熱伝達を減少させる少なくとも一つの絶縁層を有する，請求項１から４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
自然気体であるＮ２，空気，ＣＯ２が前記第１サイクルの前記極低温作動流体として使用され，前記第２サイクルの前記熱伝達液体として水または低凝固点の不凍液が使用される，請求項１から５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】


装置を使用して周囲空気の熱エネルギーを変換して機械的仕事，冷却，および水の少なくとも一つを２回のサイクルで出力する方法であって，第１サイクルと第２サイクルとを包含する方法であり，前記第１サイクルにおいて，極低温作動流体が気化器内で高圧蒸気状態まで加熱されてから膨張器に伝達されて断熱膨張し，ピストンホイールを推進して回転させ，シャフトの仕事および極低温液体を出力することで，液化するまで前記高圧蒸気状態の温度を低下させ，結果的に生じる前記極低温液体が次に前記気化器へ再び圧送され，前記第２サイクルにおいて，熱伝達液体が前記気化器から周囲熱交換器へ圧送されて前記周囲空気から熱を受け取って前記周囲空気の温度を低下させるとともに前記熱伝達液体の温度を上昇させ，前記熱伝達液体が次に，前記気化器へ循環されて前記極低温作動流体へ前記熱を伝達して気化させることにより，前記熱伝達液体の前記温度を低下させる，方法。
【請求項８】
極低温作動流体熱力学的冷却サイクルまたは前記第１サイクルが，接続された三つの熱力学的プロセスである，前記気化器による等圧吸熱（気化）プロセスと，前記膨張器による断熱膨張（仕事）プロセスと，作動流体ポンプによる等エントロピー圧縮プロセス（圧力上昇）とから成る，請求項７に記載の方法。
【請求項９】
使用される技術が作動流体気体液体相変化サイクルであり，気体状の前記作動流体の液化温度（Ｔ２）と高い膨張比（前記極低温作動流体がＮ２の場合，Ｐ１：Ｐ２＝１２０－１５０，ここでＰ１およびＰ２は，それぞれ，前記断熱膨張の前および前記断熱膨張の後における前記作動流体の圧力を示す）とにしたがって前記第１サイクルの一次圧力パラメータ（Ｐ１）が設定される，請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
前記第２サイクルの循環する前記熱伝達液体の流量を調節することにより前記周囲熱交換器の作動温度が達成される，請求項７から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
車両，船舶，航空機，および様々な機械に動力供給するのに直接使用されうるか，電気または熱エネルギーに変換されうる前記機械的仕事を前記膨張器が出力し，散逸効果のため大気への排熱となり，前記排熱が再使用されて熱エネルギーの再循環を実現する，請求項７から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
前記膨張器が前記極低温液体を出力し，出力された前記極低温液体に対して熱交換を行うことにより，極低温冷却能力の別々の段階を利用した空調用，保管用，冷却用，冷凍用，極低温使用用，または空気液化用の冷却機械が製作される，請求項７から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
前記周囲熱交換器が，収集されて高品質の真水として精製される大量の凝縮液を発生させることにより，前記装置が空気から水を生成するデバイスとなり，生成された前記真水が使用後に環境へ放出されてから大気中へ気化して，有益な水循環を創出する，請求項７から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
用途に応じ，前記装置のサイズが要件にしたがって設計され，可搬式発電機，大規模発電所となるように製造されるか，電力，冷却および空調，そして水を供給するため各家庭に装備される発電機となるように製造されうる，請求項７から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
前記装置が水域である河川，湖沼，海洋で熱エネルギーを使用して仕事を行うことができ，船舶および潜水艦を駆動する動力デバイスに製作されうる，請求項７から１４のいずれか１項に記載の方法。
３審決の理由の要点
(1)発明該当性
本願発明１～７のピストンホイールの作動流体入口ポート（２３）から，定容積であるピストン室（３１）に封入された高圧蒸気は，ピストンホイールの作動流体出口ポート（２４）まで，定容積のままで順次運ばれるのみであって，個々のピストン室（３１）内において断熱膨張を行うことはできないから，気化器内で加熱されて高圧蒸気となった極低温作動液体がピストンホイール内で断熱膨張し，その温度を低下させることにより液化することや，定容積のピストン室（３１）に封入されて密閉状態となった高圧蒸気が機械的仕事をすることはできない。したがって，本願発明１～７によっては，本件の課題を解決することができないことは明らかであって，請求項１を直接的又は間接的に引用する請求項２～６，請求項７を引用する請求項８～１５においても同様のことがいえるから，本願発明は，「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）に該当しない。
(2)実施可能要件
前記(1)のとおりであって，平成２７年９月２日付け補正後の明細書及び図面（以下，併せて「本件明細書」という。）におけるピストンホイールにおいて，どのような機序によって，気化器内で加熱されて高圧蒸気となった極低温作動液体がピストンホイール内で断熱膨張し，その温度を低下させることにより液化するのか不明である。
ピストンホイールの作動流体入口（２３）及び作動流体出口（２４）に相対する位置において開口するピストン室（３１）のみは，それぞれ，わずかに高圧蒸気の封入及び放出により動力を発生すると考えられるが，作動流体入口（２３）と作動流体出口（２４）との間に位置する大多数の定容積のピストン室（３１）において，ピストン室（３１）に封入されて密閉状態となった高圧蒸気は，定容積のままで順次運ばれるのみであり，技術常識からみて，ピストン室（３１）内の壁全体に等しく力を及ぼすものであって，その容積が変化するものではないから，ピストンホイールを推進して回転させる機械的仕事を供給することはできないと認められる。そうすると，ピストンホイールのシールリンクとケーシング間の摩擦に打ち勝ち，発電機を回転させるために十分な機械的仕事を，どのようにピストンホイールから得るのか，本件明細書の記載において不明である。
仮に，本件明細書に記載された実施例において，動作の初期段階において気化器（１）に液体状態の第１流体（例えば液体窒素）が注入された後，気化器（１）において気化して膨張した第１流体がピストンホイールを推進して回転することができたとしても，作動流体入口（２３）と作動流体出口（２４）との間に位置する大多数の定容積のピストン室（３１）において，ピストン室（３１）に封入されて密閉状態となった高圧蒸気は，定容積のままで順次運ばれるのみであり，個々のピストン室（３１）内において断熱膨張を行うことはできないから，ピストンホイールにおいては第１流体は液化せず，ピストンホイールの作動流体出口ポート（２４）からは気化したままの第１流体が得られる状態となる。そうすると，気化器（１）に注入した液体状態の第１流体が残留している限りにおいては，気化して膨張した第１流体がピストンホイールを推進して回転させるが，気化器（１）に注入した第１流体が全て気化した時点で，第１サイクルはほぼ平衡状態となって，第１流体がピストンホイールを推進して回転させることはできないと認められる。


したがって，本願発明は，発明の詳細な説明の記載が，当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから，実施可能要件（特許法３６条４項１号）を満たしていない。
第３原告主張の審決取消事由
１発明該当性の判断の誤り
(1)ピストンホイールの動作原理
ア熱力学的解析
本願発明におけるピストンホイール膨張器の動作原理は，周囲とエネルギー及び物質を交換する系として解析され得る。
高圧気体が入口を通って入り，ピストンホイールを押して１サイクル回転させ，その後，出口からで出るときに，エンタルピー，圧力，温度が変化し，高圧気体の圧力エネルギーがシャフトの仕事出力に変換される。
エネルギー保存の法則によると，高圧気体が仕事をした後の圧力低下及びエネルギー消費は，内部エネルギーの変換によって補償され，内部エネルギーの減少は，これに比例した温度の低下をもたらす。
これが，高圧気体が断熱膨張して機械的仕事を供給し，圧力低下及び温度低下するプロセスである。
イ流体力学的解析
(ｱ)入口領域
高圧気体が入口を通ってピストン室に入るとき，高圧気体がもたらすエネルギーはエンタルピーであるから，高圧気体によって系にもたらされるエネルギーは，熱容量，動圧エネルギー，静圧エネルギーに区別され得る。
本願発明のピストンホイール膨張器のピストンホイールに入った高圧気体から変換される機械的仕事は，主に入口領域における動圧エネルギーによるものであるが，エネルギー変換における静圧エネルギーによる割合は，取るに足りないほどとはいえないものと見積もられる。
エネルギー変換に関与する多くの変数，複雑さ及び様々な計算のために，この二つのタイプのエネルギーの割合を決定することは困難であり，正確な結果は，試作品を
用いた試験から導出する必要がある，
(ｲ)ピストン室領域
高圧気体は，多数の密閉された室によって形成された完全抵抗路チャネルに入る。動圧の仕事の方向は，ピストン室の前側の壁に向かう方向であり，主たるエネルギー変換として働く。静圧は，ほとんど何のエネルギー変換も経ない。しかしながら，高圧気体の動圧エネルギーと静圧エネルギーは，エネルギー保存の法則に従って，いかなるときにも互いに変換し合うことができる。
動圧エネルギーが機械的仕事に代わると，エネルギーは低下する。それに応じて，この変換プロセスを継続させるべく，静圧エネルギーが動圧エネルギーに変わる必要がある。これは，静圧エネルギーの低下をもたらし，高圧気体によってもたらされた熱エネルギーが，全圧エネルギーに変わり，その結果，熱エネルギーが消費され，温度が低下し，作動流体が液化温度範囲に到達すると液化する。高圧気体の圧力エネルギーは，インペラの回転による運動エネルギーよりも大きいので，作動流体がインペラに対して仕事をし，エネルギー変換面は，ピストン室の前側の壁になる。
したがって，ピストン室の後側の壁が作動流体に対してエネルギーを変換し，作動流体が流れるように駆動するという見方は正しくない。
ウ被告の主張に対する反論
断熱膨張とは，加圧された気体のエネルギーを膨張器によって機械的仕事に変換するとともに，同時に冷却を生成する熱力学的過程のことを指す。冷却技術が発展するにつれて，体積が大きく膨張しない，定積の動作方法を伴う多くの新たな膨張器が発明された。仕事及び冷却を生成すべく，加圧された気体が使用される場合，「断熱膨張」の概念に当てはまるのであって，「断熱膨張」は，体積の大きな変化を有する膨張を必ずしも指すものではない。
本願発明のピストンホイール膨張器は，定積断熱膨張仕事過程を有し，温度低下は圧力の低下に比例する。本願発明のピストンホイール膨張器は，動作中の良好な密閉を伴う，多数の室を含む。完全に液化し断熱的に膨張すべく，長い移動量を持つ構造上の特性が，大きな膨張比を実現できる。室温（２５℃）で気化する液体窒素の物理特性により，最大圧力は７５ＭＰａに到達し得る。理想気体の断熱膨張に対する式に従うと，断熱膨張後の設定された最終的な温度は，液化温度範囲のみにまで低下することができる。
試作品を動作させて得られるデータは，完全な液化及び自己持続的サイクルが実現されたことを示している。
エ小括
前記ア及びイの二つの手法の解析は，ピストンホイール膨張器が断熱膨張を行うことが可能であり，作動流体が液化するまで圧力と温度が下がり得ることを示す。本願発明は，変換効率を最大化するため，可能な限り大きな入口配管，可能な限り多くのピストン室を使用し，複数のピストンホイール膨張器を直列に接続して，可能な限り大きな仕事量を得るように設計されている。
審決の「加圧状態の気体はピストン室内の壁全体に等しく力を及ぼすものであり，封入された気体がピストン室内で断熱膨張することによってピストンホイールを推進して回転させる機械的仕事を供給することができない」という見解は，真のエネルギー保存の法則から導かれる動的状態にあるピストン室を解析する代わりに，静的状態にあるピストン室を解析した結果であり，当業者の技術常識に基づく正しい理解とはいえない。
また，定積過程は，外接ギアモータ，スクリュー膨張器のような流体動力機械において広く使用されている熱力学的プロセスであり，審決で述べられているような「定積過程では断熱膨張を生じ得ない」との主張は，当業者の技術常識に基づく正しい理解とはいえない。
(2)試作品の動作
本発明に係る試作品は，動作している（甲１４）。
(3)まとめ
前記(1)のピストンホイールの動作原理の理解及び前記(2)の試作品の動作事実に基づくと，本件明細書の記載から，本件の課題を解決することができるから，審決の発明該当性の判断は誤りである。
２実施可能要件の判断の誤り
前記１(3)と同様に，本件明細書における発明の詳細な説明の記載は，当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであって，審決の実施可能要件の判断は誤りである。
第４被告の主張
１取消事由１について
(1)ピストンホイールの動作原理について
ア本願発明について
本願発明１は，気化器において極低温作動液体が気化して発生した高圧蒸気が，膨張器で断熱膨張してピストンホイールを回転させるとともに極低温液体になり，この極低温液体は作動流体ポンプで加圧されて気化器に送られるための構成を含むものであり（【請求項１】），本件明細書（【０００１】～【００１３】，【００１６】～【００３３】）によると，膨張器で断熱膨張し，圧力の低下した流体は，再び作動流体ポンプで圧力を上げられるが，膨張器から出力される流体は液体であり，この液体は気体を比較して昇圧しやすいことから，作動流体ポンプでのエネルギー消費が少ないと当業者は理解する。
したがって，本願発明１は，少ないエネルギー消費により作動流体の昇圧を可能とし，その結果，システム全体としては，大きなエネルギーを取り出せるようにした発明であるといえる。
このような構成を有することにより，本願発明１は，従来成功しなかった大気熱エネルギー（環境熱エネルギー）を仕事の実施又は電気エネルギーの出力に利用することを課題とした発明であるといえる（本件明細書【０００２】～【０００４】参照）。


そうすると，本願発明１における膨張器は，①流入した高圧蒸気に断熱膨張を生じさせ，②この断熱膨張によりピストンホイールが推進することで回転するとともに，③断熱膨張により高圧蒸気を極低温液体にするものでなければならない。
イ熱力学的解析について
ピストン室（３１）は，内部の流体が漏出しないような一定容積の密閉空間を形成するものであって（本件明細書【００５７】～【００６５】，【図６】，【図９】，【図１０】），周囲とは物質を交換するものではないから，とりわけピストン室領域においては，ピストンホイール膨張器が周囲とエネルギー及び物質を交換する系であるとはいえない。
ガスタービンやロータリーエンジンのような膨張行程を伴う熱機関は，膨張行程において，作動流体の容積が変化することにより，外部に対して仕事を行うことは技術常識であり（乙１，２，４），容積が変わらない場合，気体は，外部に対して仕事をしない。
本願発明のピストンホイールのピストン室（３１）は密閉されており，一定容積であるところ，一定容積のままでピストンホイールの作動流体が作動流体入口ポートから出口ポートまで順次運ばれる過程において，ピストン室領域で，高圧蒸気が断熱膨張して機械的仕事を供給し，圧力低下とともに温度低下をすることにより，作動流体が液化温度領域にまで達することはない。
原告の主張は，作動流体の体積変化について考慮することなく，一定容積のピストン室においても断熱膨張が起きることを前提としたものであるから，失当である。
ウ流体力学的解析について
(ｱ)ピストン室内の作動流体は，一定容積であり，密閉空間であるピストン室とともに単に移動するのみである以上，ピストン室内の壁全体に等しく力を及ぼすと考えるのが自然であるから，「作動流体入口（２３）と作動流体出口（２４）との間に位置する大多数の定容積のピストン室（３１）において，ピストン室（３１）に封入されて密閉状態となった高圧蒸気は，定容積のままで順次運ばれるのみであり，技術常識からみて，ピストン室（３１）内の壁全体に等しく力を及ぼすものであって，その容積が変化するものではないから，ピストンホイールを推進して回転させる機械的仕事を供給することができない」（審決７頁１１行～１６行）とした審決の判断に，誤りはない。
また，本願発明１における膨張器は，①流入した高圧蒸気に断熱膨張を生じさせ，②この断熱膨張によりピストンホイールが推進することで回転するものでなければならないが，本件明細書に膨張器の構成として記載されたピストンホイールは，流入した高圧蒸気に断熱膨張を生じさせるものではなく，その結果，断熱膨張によりピストンホイールが推進することで回転するものでもないから，少なくとも上記①及び②に示す動作を行うことができる膨張器であるとはいえない。さらに，ピストンホイールが回転して出力を発生するための第１サイクルを構成するには，ピストン室において，断熱膨張により高圧蒸気を極低温液体にするものでなければならないが，一定容積のピストン室において作動流体の断熱膨張は発生しない。
仮に，動作の初期段階において気化器（１）において液体状態の第１流体（作動流体）が注入された後，気化器（１）において気化して膨張した第１流体がピストンホイールをその作動流体入口において推進して回転させることができたとしても，作動流体入口（２３）と作動流体出口（２４）との間に位置する大多数の定容積のピストン室（３１）において，ピストン室（３１）に封入されて密閉状態となった高圧蒸気は，定容積のままで順次運ばれるのみであり，個々のピストン室（３１）内においては断熱膨張を行うことができないから，定容積のピストン室においては外部に対する出力は得られないばかりか，第１流体は液化せず，ピストンホイールの作動流体出口ポート（２４）からは気化したままの第１流体が得られる状態となると考えられる。
(ｲ)また，仮にピストンホイールへの作動流体入口及び出口付近において流体の膨張が生じているとしても，本件明細書には，これによって膨張器出口から極低温液体が得られるようにすることが，当業者が実施できる程度に記載されているものではない。
例えば，断熱膨張により流体の温度を３００Ｋから７６Ｋにまで低下させるためには，膨張器において，体積比にして約３１倍の膨張を断熱状態で生じさせる必要があるが，本件明細書から，このような膨張が生じる構成を読み取ることはできない。
さらに，膨張器の出口から液体が得られるためには，この液体の凝縮する温度以下であって凝固点温度以上の範囲まで，流体が冷却される必要があるが，本件明細書には，膨張器出口で得られる流体の温度をこの範囲にするための構成が示されていない。
本願発明１は，大気から熱エネルギーを取り出すものであるから，膨張器に入る流体の温度は一定の範囲内で変動するものであって，本件明細書においても－３０℃から＋３５℃（約２４３Ｋから約３０８Ｋ），さらには－５０℃（約２２３Ｋ）の周囲温度から熱エネルギーを取り出すことが想定されており（本件明細書【００３７】），膨張器に入る流体も同程度の温度になっていると考えられるが，このような温度幅がある流体に断熱膨張を生じさせて，温度の高い場合にも低い場合にも流体が液体となる温度にまで確実に低下させるには，流体の温度に応じた調整を行うことが必要となると考えられる。しかし，このような事項は，本件明細書には記載されていない。
エ小括
以上のとおり，本件明細書に記載されている一定容積のピストン室を有するピストンホイールを用いた膨張器においては作動流体の断熱膨張は成立しないから，第１流体は液化せず，ピストンホイールの作動流体出口ポート（２４）からは気化したままの第１流体が得られる状態となるし，仮に，断熱膨張が生じるとしても，本件明細書には，断熱膨張により高圧蒸気を極低温液体にすることを，当業者が容易に実施し得る程度に記載されているとはいえない。
運転開始段階で手作業で気化器（１）に注入した，作動流体として及び始動動力として作用する液体状態の第１流体が残留している限りにおいては，気化して膨張した第１流体がピストンホイールを，その入口領域において推進して回転させることにより一時的に動力を発生し得るとまでは考えられるが，第１流体はピストンホイールにおいて再び液化することなく気化器に戻ることになるから，気化器（１）に運転初期段階で注入した第１流体がすべて気化した時点で第１サイクルはほぼ平衡状態となってピストンホイールをもはや動かすことはできず，ピストンホイールは一時的に回転することはあっても継続的に回転するとまではいえない。仮に，本願発明１を実施するに当たって，膨張器の下流側に放熱行程を行わせるための構成を設け，極低温液体を得られるようにしたとすると，この放熱行程では大気温度よりもはるかに低い温度への冷却が必要とされることから，この冷却にエネルギーを要してしまい，本件発明の課題が解決できなくなる。
(2)試作品の動作について


審決は，本願発明に係る装置において，以下ア，イのとおり，実際に起こり得る動作がどのようなものとなるかについても検討しているから，原告が示した試作品（甲１４）が本願発明の装置に等しいことを前提とすれば，審決は，試作品の動作について実質的に判断している。
アピストンホイールの定容積であるピストン室内の作動流体は，断熱膨張を行うことができないから，ピストン室内の作動流体が断熱膨張することによって機械的仕事を行うとともに温度を低下させて液化することはない。イまた，仮に，本件明細書に記載された実施例において，動作の初期段階において気化器（１）に液体状態の第１流体（例えば液体窒素）が注入された（本件明細書【００１４】，【００２０】）後，気化器（１）において気化して膨張した第１流体がピストンホイールを推進して回転することができたとしても，気化器（１）に注入した液体状態の第１流体が残留している限りにおいては，気化して膨張した第１流体がピストンホイールを推進して回転させるが，気化器（１）に注入した第１流体が全て気化した時点で，第１サイクルはほぼ平衡状態となって，第１流体がピストンホイールを推進して回転させることはできない。
(3)まとめ
以上によると，本願発明１～７によっては，本件の課題を解決することができないことは明らかであって，本願発明１を直接的又は間接的に引用する本願発明２～６，本願発明７を引用する本願発明８～１５においても同様のことがいえるから，本願発明１～１５は，「産業上利用することができる発明」に該当しない。
２取消事由２について
前記１のとおりであって，本件明細書におけるピストンホイールにおいて，どのような機序によって，気化器内で加熱されて高圧蒸気となった極低温作動液体が定容積のピストン室（３１）に封入されて密閉状態となったピストンホイール内で断熱膨張し，その温度を低下させることにより液化するのか，不明であり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではない。
第５当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願発明は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本件明細書（甲１，３，７）には，本願発明について，次のとおりの記載がある。
「【技術分野】
【０００１】
本発明は，新エネルギー源の分野に関する。これは，特に「極低温作動流体熱力学的冷却サイクル」，「防霜二段階熱交換サイクル」，および他の基本的な方法，並びに「高圧膨張器」および他の主要デバイスを包含する，空気熱エネルギーを簡便且つ効率的に使用して仕事，冷却，および水を出力できるタイプの低温状態エンジンまたは装置である。
【背景技術】
【０００２】
大気は，かなりの大気熱エネルギーを含む低温蓄熱体である。大気熱エネルギーは主として太陽エネルギーから生じ，そして地熱エネルギーと，人間の様々なエネルギー消費活動（石炭，石油，気体，電気等の使用など）からの排熱の大気への散逸がこれに続く。そのため，大気はほぼ無尽蔵の「エネルギーの海」と言われる。
【０００３】
しかし，現在の熱力学的理論，方法，およびデバイスは，このエネルギー貯蔵体からの常に存在するかなりの環境熱エネルギーを仕事の実施または電気エネルギーの出力に利用することができない。従来，仕事の実施および動力の出力に環境熱エネルギーを使用しようとする多くの方法および装置が存在した。しかし，いずれも成功しなかった。今までのところ，本発明と類似の方法および装置は報告されていない。本明細書では，文献，作用，または知識項目について引用または記載される場合には，反対のことがらが明記されない限り，この引用または記載は，文献，作用，または知識項目，あるいはその組み合わせが優先日において公衆に利用可能であるか，周知となっているか，共通の一般知識の一部であった，あるいは本明細書の関連する何らかの問題を解決しようとの試みに関係していることが周知であったことを認めるものではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
周知の技術の短所および制約のいくつかを克服するか実質的に改善する装置および方法を提供するか，少なくとも公衆に有益な選択を提供することが，本発明の目的である。様々な機能上の必要性のいずれかに適用可能である装置および方法を提供することが，本発明の代替的な目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
したがって，第一の態様において，本発明は，第１サイクルと第２サイクルとを包含する低温状態エンジンまたは装置に存在し，第１サイクルが，気化器と，膨張器と，膨張器と気化器とを通る巡回路で極低温作動流体（第１流体）を圧送するように構成されたポンプとを包含するため，第１流体が膨張器の中で断熱膨張して仕事および極低温液体を出力し，第２サイクルが，気化器と，周囲熱交換器と，気化器と周囲熱交換器とを通る巡回路で熱伝達液体（第２液体）を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し，気化器が，熱交換器として作用して第２液体から第１流体へ熱を伝達するように構成され，周囲熱交換器が，熱交換ユニットとして作用して，外部エネルギー源（水または周囲空気など）から第２液体へ熱を伝達するように構成される。
【０００６】
第二の態様において，本発明は，周囲空気または水熱エネルギーを変換して機械的仕事，冷却，および／または水を二つのサイクルで出力するのに低温状態エンジンまたは装置を使用する方法に存在し，この方法は，第１サイクルと第２サイクルとを包含し，第１サイクルでは，第１流体が気化器で高圧蒸気状態まで加熱されてから膨張器へ移送されてここで断熱膨張し，仕事および／または極低温液体を出力するのに使用されて，液化するまで蒸気の温度低下を生じさせ，結果的に得られる極低温液体が次に気化器へ再び圧送され，また第２サイクルでは，第２液体が気化器から周囲熱交換器へ圧送されて周囲空気から熱を受け取り，空気の温度を低下させて冷却能力を出力し，冷却機能を付与する。気温が露点まで低下すると，空気中の水分が凝縮し，これが真水として収集されることで真水を発生させる機能を付与する。同時に，これは乾燥空気を発生させて除湿の機能を付与する。空気熱を吸収した後に第２液体の温度が上昇して温まった液体に変化し，これは気化器へ循環されて第１流体に熱を伝達することで，第２液体の温度が低下して低温液体に変化する。」
「【発明の効果】
【０００８】
ａ）新たな極低温作動流体熱力学的冷却サイクルを創出する。ｂ）新たな防霜二段階熱交換サイクルを創出する。
ｃ）自然気体を作動流体として，また水または低凝固点不凍液を熱伝達液体として使用する。
ｄ）流体の圧力エネルギーを機械的仕事またはトルクに，また極低温液体に変換できる新たな高圧膨張器を創出する。
ｅ）膨張器が無段変速機である機械的仕事を出力する。ｆ）気化器が，極低温および高圧作動条件で作動するように設計される。ｇ）空気熱エネルギーを使用して機械的仕事と冷却能力と真水とを出力する。ｈ）発生される冷却能力が優れており，多くの冷却分野で使用されうる。ｉ）新たな熱エネルギー再循環を創出する。


ｊ）除湿機能を有する。ｋ）空気中水分から真水を生成する方法を創出する。ｌ）本発明は，すべての季節にわたって，地上，海中，および空中で使用されうる。
ｍ）本発明は，水熱エネルギーも使用できる。
ｎ）本発明は，巨大産業および密閉熱エネルギー再循環に使用されうる。ｏ）本発明は，電力，水，冷却，および空調を家庭に提供するのにも使用されうる。
ｐ）エネルギー源および水源の不足と汚染の問題を完全に解決する。」「【発明を実施するための形態】
【００１２】
図１および２に見られるように，第１サイクルは三つの主要区分，すなわち気化器（１）と，高圧膨張器（４）と，少なくとも一つの高圧作動流体ポンプ（６）とを含む。これらの三つの区分は，図１に示されているように配管（２）により動作接続されている。また図１に見られるように，少なくとも一つのバルブ（３）と保管タンク（７）と温度計（１１）と圧力計（１２）と安全バルブ（１３）と放出バルブ（１４）と一方向バルブ（１５）と発電機（５）など，他の補助装置が設けられる。膨張器（４）と作動流体ポンプ（６）とその間の配管との表面は，絶縁層（１６）によりコーティングされる。
【００１３】
第２サイクルは，図１に示されているように配管（２）により一緒に動作接続される循環ポンプ（８）と周囲熱交換器（９）と気化器（１）とを主として含む。この第２サイクルの一次的な目的は，周囲熱交換器での霜形成という難題を克服することである。第２サイクルの二次的な目的は，冷却と除湿と水生成能力とを含む。
【００１４】
二つのサイクル，すなわち第１サイクルおよび第２サイクルは，気化器（１）を通して一緒に結合されて低温状態エンジンまたは装置を形成する。気化器（１）は，液体窒素，液体空気，または液体二酸化炭素（ＣＯ２）等のような極低温作動流体または第１流体を含有する。液体状態の第１流体または高圧気体は，気化器（１）のポート（１４）から第１サイクルへ手作業で注入されて，作動流体および始動動力として作用する。同時に，熱伝達液体または第２液体も，第２サイクルへ手作業で注入される。
【００１５】
第１サイクルプロセスは，接続された以下の三つの熱力学的プロセス（図２参照）から成る。
【００１６】
ＩＶ‐Ｖ；等圧吸熱（気化）プロセス：
これは，気化器の中で周囲熱エネルギーを高圧蒸気に変換する。気化器の第１流体は第２サイクルの第２液体との熱交換を実行して，第２液体の熱エネルギーを吸収する。（これは第１サイクルの熱入力である。温度差により自然発生的に発生する。そのため熱伝達は仕事を消費しない。）次に，第１流体が気化して蒸気となり，その温度が周囲温度（例えばＴ１＝３００ｋ）の付近まで上昇し，その圧力は設定最大作動圧力（例えばＰ１＝１２Ｍｐａ）まで上昇する。この高圧蒸気は，保管タンクとバルブ（３）までの配管をも満たす。
【００１７】
Ｉ‐ＩＩ；断熱膨張（仕事実施）プロセス：
これは，膨張器内の高圧蒸気を機械的仕事および／または極低温液体に変換する。気化器および保管タンクの内側の高圧蒸気（一次状態パラメータ：Ｔ１＝３００ｋ，Ｐ１＝１２Ｍｐａ）は，配管を通って高圧膨張器へ流入してピストンホイールを推進して回転させ，機械的仕事および極低温液体を出力する。ここで断熱エンタルピー低下が発生し，その温度低下はその圧力降下に正比例する。蒸気の液化範囲（例えばＮ２，Ｐ２＝０．１Ｍｐａ，Ｔ２＝６３Ｋ～７６Ｋ）まで温度が低下すると，気体／液体相変化が発生する。膨張器を出る液体状態作動流体は極低温液体を有するため，膨張器は機械的仕事を出力しながら優れた冷却能力も出力する。
【００１８】
ＩＩ‐ＩＩＩ；等エントロピー圧縮（圧力上昇）プロセス：このプロセスは，高圧作動流体ポンプの中で発生して仕事を消費する。第１流体の圧力を上昇させてこれを気化器へ圧送する。第１流体は，配管を通じて高圧作動流体ポンプに流入する。第１流体は次に気化器へ圧送され，再び等圧吸熱プロセスを受けて気化し高圧蒸気となる。高圧作動流体ポンプはエネルギーを消費して仕事を行う。しかし，液体状態作動流体はほぼ非圧縮性であり，圧力が上昇しやすい。作動流体ポンプはエネルギーを消費するが，膨張器により出力される仕事の５％に過ぎないと計算される。プロセス全体が繰り返されることで，「極低温作動流体熱力学的冷却サイクル」（本発明の「第１サイクル」）を形成する。
【００１９】
図１および２の左側に見られるように，第２サイクルは防霜二段階熱交換サイクルである。この第２サイクルでは，水であることが好ましく，低凝固点（－５０℃）を有する不凍液であるとさらに良い熱伝達液体（第２液体）が，循環ポンプによって循環される。第２液体は第１流体に熱を与える。第２液体の温度は，決定された温度（－２０℃）まで低下する。低温の第２液体は空気熱交換器へ流入して空気と熱を交換する。この交換の後に，空気温度は約－２０℃まで低下する。この時，空気熱交換器により放出される低温空気は優れた冷却能力を提供し，様々な冷却分野に使用されうる。空気温度が露点まで低下すると，凝縮が発生し，凝縮液が収集されて真水として精製されうる。第２液体が周囲空気熱を吸収すると，その温度は周囲温度（例えば２５℃）まで上昇する。この液体は気化器へ流入して熱交換を再び実行し，第１サイクルで熱エネルギーが第１流体へ（第１サイクルの熱入力として）伝達される。それから第２液体がもう一度低温液体となる。このプロセスが繰り返され，第２サイクルを包含する。
【００２０】


上で説明されたように，二つのサイクル，すなわち第１サイクルと第２サイクルとは気化器（１）を通して一緒に結合されて，「防霜二段階サイクル熱力学的冷却システム」，あるいは「低温状態エンジン」または「装置」を形成する。液体状態の極低温作動流体（第１流体）または高圧気体が，気化器（１）のポート（１４）から第１サイクル（１）へ手作業で注入されて，作動流体および始動動力として作用する。同時に，熱伝達流体（第２液体）も第２サイクルへ手作業で注入される。動作安全性のため，使用される第１流体の量は，気化器（１）と保管タンク（７）とバルブ（３）までの配管（２）とを包含する総気化量と，気化温度（熱源の温度）とにより決定されるべきであるため，第１流体が完全に気化および膨張した場合でも，第１サイクルシステムの最大作動圧力にまでしか到達しない。高圧気体が気化器（１）を通して第１サイクルシステムへ注入される場合であっても，依然として第１サイクルシステムの最大作動圧力にまでしか到達しない。第１サイクルシステムに漏出が見られないと仮定すると，最初の第１流体（注入された極低温作動流体または高圧気体）は常に，（冷却剤が冷却機械に長時間残るのと同じように）第１サイクルシステムに残り，これはバルブ（３）を開放して動作を開始することと，バルブ（３）を閉鎖して装置を停止させることに使用されうる。バルブ（３）の開度は第１流体の流動を直接制御することにより，膨張器（４）の回転速度およびシャフトトルクを直接制御する。こうして，無段変速機となり，ギヤボックスの必要がない。
【００２３】
本発明では，膨張器（４）から出力される機械的仕事は高品質エネルギーであり，車両，船舶，航空機，および他の動力機械に動力を供給するのに直接使用され，電気エネルギー，熱エネルギー，または他の使用のための形のエネルギーに変換されうる。散逸効果のため，機械エネルギー，電気エネルギー，熱エネルギー等のような異なるタイプのエネルギーはすべて，使用された後に「排熱」として大気に散逸される。大気熱エネルギーが本発明により回収および使用され，そのため，熱エネルギーの上昇または低下を伴うことなくバランス熱エネルギーを維持する「熱エネルギー再循環方法」を実現する。これは，自由で達成容易な無尽蔵の環境保護エネルギーという新時代を切り拓く。
【００２４】
断熱膨張の後，膨張器（４）により生成される液体状態作動流体は極低温であるため，対応する熱交換技術およびデバイスが適用されて，「別々の段階での冷却能力の使用」（例えば，２１℃～２５℃での空調，８℃での保管，４℃での冷却，－４℃～－８０℃での冷凍，－１２０℃～１６０℃での極低温使用，－１８６℃～－２１０℃での空気液化等）が得られる。
【００２５】
自然発生する気体（窒素および空気など）が作動流体として選択されるので，使用中に発生する漏出は汚染を生じない。そのため，現在の冷却剤が環境に与える有害な作用が解消される。これは事実上，環境保護的な自由冷却技術という新時代を切り拓く。
【００２８】
例１：作動流体としての窒素の使用
窒素は，作動流体（図１，２，３参照）として使用されうる。窒素の熱力学的特性表によれば，液化温度範囲について：６３．１５１Ｋ～７７．３３５Ｋ臨界点では：Ｔ＝１２６．１９Ｋ，Ｐ＝３．３９７８ＭＰａ点Ｉでは：Ｔ１＝３００Ｋ，Ｐ１＝１２Ｍｐａ，ｈ１＝２９１．９４Ｋｊ／Ｋｇ，
ρ１＝１２２．８８ｋｇ／ｍ３
点ＩＩでは：Ｔ２＝７６Ｋ，Ｐ２＝０．１Ｍｐａ，ｈ２＝－１２４．８６Ｋｊ／
Ｋｇ，ρ２＝８１２．８８ｋｇ／ｍ３
点ＩＩＩでは：Ｔ３＝８２Ｋ，Ｐ３＝１２Ｍｐａ，ｈ３＝－１０５．８２ｋｊ／
ｋｇ，ρ３＝８１０．９ｋｇ／ｍ３
点ＩＶでは：熱的特性は点ＩＩＩとほぼ等しい。
点Ｖでは：熱的特性は点Ｉとほぼ等しい。上記において，Ｔ＝温度，Ｐ＝圧力，ｈ＝比エンタルピー，ρ＝密度。
【００２９】
図３は，上記データのグラフ表示である。
【００３０】
熱伝達液体（第２液体）は，第２サイクルシステムへ手作業で注入される。同時に，計算量の液体窒素がポート（１４）で気化器（１）から第１サイクルシステムへ注入された後に，液体窒素は，ほぼ周囲温度Ｔ１＝３００Ｋにおいて気化器（１）で熱を吸収し，次に気化し，Ｐ１＝１２Ｍｐａで膨張して高圧蒸気となる。この高圧蒸気も，保管タンク（７）とバルブ（３）までの配管（２）とを満たす。高圧蒸気は次に，配管（２）に沿ってバルブ（３）を通り高圧膨張器（４）まで流動し，ここで断熱膨張を受け，ピストンホイールを推進して回転させ，シャフトの仕事を出力する。その後，高圧蒸気の圧力が０．１Ｍｐ（Ｐ２）まで低下するとともに蒸気の温度は比例して７６Ｋ（Ｔ２）まで低下し，これは窒素の液化温度範囲（６３．１５１Ｋ～７７．３３５Ｋ）に含まれる。窒素蒸気は液化して極低温液体窒素を形成する。
【００５２】
図４から図１１に示されたピストンホイール膨張器は，上述した高圧膨張器（４）の一実施形態である。
【００５３】


図４から図１１は，膨張器の様々な構成要素を示す。膨張器（４）は，外側円筒形ケーシング（１７）と，端部（１８）と，Ｕ字形断面を有するガスケットリング（１９）と，ピストンホイール（２０）と，帯状シールリング（２１，２１′）と，シャフト（２２）等で構成される。膨張器は，ケーシング（１７）の少なくとも一つの作動流体入口（２３）および出口（２４）と，接続管（２５）と，支持体（２６）とを含む。作動流体入口（２３）および出口（２４）はケーシング（１７）に接面で接続され，入口（２３）および出口（２４）のベース（２７）の断面積はスラスト面（３４）の面積に等しい。ベース（２７）にこのように広い断面積を有すると，作動流体がより効果的に出入することが可能となるとともに，「始動スラストが向上する」。図４および６に示されているように，膨張器（４）の各端部（１８）はベアリング（２８）およびボルト孔（２９）と端部（１８）の凸状ベース構造（３０）とを有する。端部（１８）の凸状ベース構造（３０）は，図６に，より明白に見られる。組立中に，凸状ベース構造（３０）は，「安定的配置」のためケーシング（１７）の端部に埋め込まれて「高精度の同心度を保証するためシールされる」。組立中に，ピストンホイール（２０）の２つの側面と，膨張器（４）の２つの端部（１８）のそれぞれの内部面との間の間隙は，Ｕ字形断面を有するガスケットリング（６５）でシールされる。ガスケットリング（６５）の構造は，図１１（ａ）および（ｂ）に，明白に見られる。
【００５４】
ここで，ピストンホイール（図５）を詳細に説明する。図５および６に見られるように，ピストンホイール（２０）の外周面は，複数のピストン室（３１）からなる３つの円環を有する。しかし，このような円環は，機械本体の小型性の基準と充分な有効排出量とに従って設計されうる。接続管（２５）は複数のピストン室（３１）からなる３つの円環を直列に接続して，「高圧膨張器の等圧作動プロセスに充分な有効排出量が得られる」。ピストン室（３１）の外周面は，図９および１０に示されるような少なくとも一つの帯状シールリング（２１，２１′）のための，図５および６に見られるようなシールリング溝（３３）を有する。
【００５５】
全体的な構造強度を保証するため，各単一ピストン室（３２）の容積（Ｖ）は可能な限り小さくすべきである。すなわち，ピストン室の数量は可能な限り多くすべきで，数量が増加するにつれて各室の容積が比例的に減少する。スラスト面（３４）の面積は可能な限り大きくすべきであり，辺の長さ（Ｌ）は可能な限り長くする必要がある。
【００５７】
図９（ａ）～（ｃ）は，各々が方形のスロットまたは孔を有する多数の実質的に方形のシールリンク（３５）により形成される第１タイプの帯状シールリング（タイプ１，２１）の第１例を示す。シールリンク（３５）はジグザグ状に接続されている。ピストン室（３１）の外周面は，図５および６に示されているようにシールリング溝（３３）を有する。リンク（３５）は一つずつ溝（３３）に嵌着されて円を形成すべきである。ピストン室（３１）の各円環は，多数の成形リンク（３５）により形成される帯状シールリング（２１）の円形と整合している。図９に示された帯状シールリング（２１）の外径（Ｒ１）は，図６に示されているように，ケーシング（１７）の内径（Ｒ２）と実質的に同じである。帯状シールリング（２１）の外側は，図６に示されているようにケーシング（１７）の内部に密着状態で当接する。同様に，図９に示された帯状シールリング（２１）の内径（Ｒ３）と図６に示されたピストン室（３１）のシールリング溝（３３）の周面の直径（Ｒ４）とは，実質的に同じである。
【００５８】
シールリンク（３５）の二つの端部は，ほぞ穴（３７）（図５参照）に嵌着することにより帯状シールリング（２１）のシールリンク（３５）が動作中に外れないことを保証するのに適した固定ほぞ（３６）を有する。シールリンク（３５）の内側は，図９に見られるように周囲自己シール間隙（３８）を有する。
【００５９】
図９に見られるように，シールリンク（３５）の自己シール間隙（３８）の内壁は，若干突出する板ばねまたは薄壁（３９，４０）である。シールリンクがフープ応力により設置されると，各シールリンク（３５）の薄壁（３９，４０）が，ピストン室（３１）のシールリング溝（３３）の周面と平らに密着状態で当接する。
【００６０】
動作中には，高圧気体が，ピストン室（３１）と，帯状リング（２１）のシールリンク（３５）の各々の自己シール間隙（３８）とを充填する。流体圧力を受けて，シールリンク（３５）の自己シール間隙（３８）の上部，底部，および外側が相互に当接するように押圧されることにより，優れた可撓性自己シールを達成する。
【００６１】
シールリンク（３５）の外周面（４２）は摩擦面である。装置の長期運転の後に，シールリンク（３５）の摩擦面（４２）に摩耗が生じると，これは構成要素の高精度測定における偏差を招く。このような事例では，自己シール間隙（３８）の薄壁（３９，４０）の弾性と作動流体圧力との二重作用を受けた円形シールリンク（３５）または帯状シールリング（２１）は，円筒形ケーシング（１７）の内壁とピストン室（３１）のシールリング溝（３３）の周面とに密着して径方向に膨張することにより，優れた弾性／可撓性シールを創出するとともに，摩耗を自動的に補正する。
【００６２】
図９（ａ）に示されているように，シールリンク（３５）の二つの端部はほぞ穴（４４）とほぞ（４３）とにより接続されて帯状シールリングを形成し，ほぞ穴（４４）の内部の二つの側の各々に位置する可撓性ばね（４５）が設けられ，これは設置後にほぞ（４３）を密着状態で押圧する。これは流体圧力を受けて優れた自己シールを有し，ほぞ穴（４４）とほぞ（４３）との間の間隙からの漏出を解消する。」
「【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図８】
【図９（ａ）】


【図９（ｂ）】                      【図９（ｃ）】」(2)前記２の２の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本願発明について，次のとおり認められる。
本願発明は，新エネルギー源の分野に関するものであり，特に「極低温作動流体熱力学的冷却サイクル」，「防霜二段階熱交換サイクル」及び他の基本的な方法並びに「高圧膨張器」及び他の主要デバイスを包含する，空気熱エネルギーを簡便かつ効率的に使用して仕事，冷却，及び水を出力できるタイプの低温状態エンジン又は装置に関するものである（【０００１】）。
従来，仕事の実施及び動力の出力に環境熱エネルギーを使用しようとする多くの方法及び装置が存在したが，いずれも成功しなかった（【０００３】）。本願発明は，周知の技術の短所及び制約のいくつかを克服するか実質的に改善する装置及び方法を提供するか，少なくとも公衆に有益な選択を提供することを目的とし（【０００４】），第１サイクルと第２サイクルとを包含するもので，第１サイクルが，気化器と，膨張器と，膨張器と気化器とを通る巡回路で極低温作動流体（第１流体）を圧送するように構成されたポンプとを包含するため，第１流体が膨張器の中で断熱膨張して仕事及び極低温液体を出力し，第２サイクルが，気化器と，周囲熱交換器と，気化器と周囲熱交換器とを通る巡回路で熱伝達液体（第２液体）を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し，気化器が，熱交換器として作用して第２液体から第１流体へ熱を伝達するように構成され，周囲熱交換器が，熱交換ユニットとして作用して，外部エネルギー源（水又は周囲空気など）から第２液体へ熱を伝達するように構成したものである（【０００５】）。このように構成したことで，新たな極低温作動流体熱力学的冷却サイクル及び防霜二段階熱交換サイクルを創出し，自然気体を作動流体として，水又は低凝固点不凍液を熱伝達液体として使用し，流体の圧力エネルギーを，機械的仕事又はトルクに，また極低温液体に変換できる新たな高圧膨張器を創出し，膨張器が無段変速機である機械的仕事を出力し，気化器が，極低温及び高圧作動条件で作動するように設計され，発生される冷却能力が優れており，多くの冷却分野で使用され得る，新たな熱エネルギー再循環を創出するものである（【０００８】）。
２取消事由１（発明該当性の有無）について
(1)ピストンホイールの動作原理について
ア前記第２の２の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本願発明１において，「第１サイクル」は，気化器，膨張器，膨張器と気化器とを通る巡回路において極低温作動流体を圧送するように構成されたポンプとを包含するものであり，極低温作動流体が，気化器において第２サイクルの熱伝達液体から熱を吸収し，気化して高圧蒸気となり，膨張器内で断熱膨張が発生してピストンホイールを推進して回転させ，シャフトの仕事及び極低温液体を発生させるとされている。また，本願発明７において，「第１サイクル」では，極低温作動流体が気化器内で高圧蒸気状態まで加熱されてから膨張器に伝達されて断熱膨張し，ピストンホイールを推進して回転させ，シャフトの仕事及び極低温液体を出力することで，液化するまで高圧蒸気状態の温度を低下させるとされている。イ本件明細書（【００５２】～【００５５】，【００５７】～【００６２】，【図４】～【図９】）によると，本願発明１及び７における膨張器のピストンホイールは，複数のピストン室（３１）が周方向に並んだ三つの円環部からなり，個々の円環部において，外周方向に向いた開口部がケーシング（１７）によって覆われた，ほぼ定容積の独立した空間であるピストン室（３１）がシャフト（２２）を中心として周方向に並ぶという構成を備えたものである。
そして，動作中には，作動流体入口（２３）からピストンホイール膨張器に入った「高圧気体が，ピストン室（３１）と，帯状リング（２１）のシールリンク(３５)の各々の自己シール間隙（３８）とを充塡する。流体圧力を受けて，シールリンク(３５)の自己シール間隙（３８）の上部，底部，および外側が相互に当接するように押圧されることにより，優れた可撓性自己シールを達成する。」（【００６０】）とされているところ，【図７】及び【図８】によると，作動流体入口（２３）からこれに接続しているピストンホイールのピストン室（３１）に入った作動流体（気体）は，当該ピストン室がシャフト（２２）を中心に反時計回りに回転するに伴って移動し，作動流体出口（２４）に接続しているピストン室から作動流体出口を通って，ピストンホイール膨張器から出るものと解される。この間において，作動流体（気体）は，ピストンホイール膨張器のピストンホイールの作動流体入口（２３）からこれに相対する位置において開口するピストン室（３１）に入り，封入されるので，この段階においては，その圧力が変化する可能性がある。また，作動流体出口（２４）に相対する位置において開口するピストン室（３１）から出て，放出されることになれば，その段階で，その圧力が変化する可能性もある。しかし，それ以外の段階，すなわち，個々のピストン室に封入された後ピストン室の回転に伴い，運ばれている段階においては，作動流体の容積が変動する機序がない。ピストン室（３１）は，個々のピストン室としても，ピストン室全体としても，動作中に容積を変えるわけではなく，定容積であり，作動流体入口（２３）から，一旦個々のピストン室の一つに封入された後は，作動流体出口（２４）に至るまで，定容積のままで運ばれるのみであって，その容積は変化しない。この段階における作動流体は，前記１(2)記載の本願発明の構成からすると，本願発明において，ピストンホイール膨脹器は断熱状態であることが前提となっているから，容積の変動がなければ，温度及び圧力に変化は生じない。したがって，技術常識からみて，ピストン室内部では，ピストン室（３１）壁全体に等しく圧力を及ぼしているだけであり，ピストンホイールを推進して回転させる機械的仕事を供給することはできない。前記の作動流体が作動流体入口（２３）からピストンホイール膨張器に入る段階及び作動流体出口（２４）から出る段階の容積変化のみによって，ピストンホイールのシールリンクとケーシング間の摩擦に打ち勝ち，更に，仕事を出力することができることを認めるに足りる証拠はなく，また，高圧蒸気の温度を低下させ，それを液化させることができることを認めるに足りる証拠もない。
ウ以上のとおり，本願発明１又は７によって，極低温作動流体（又はそれが気化した高圧蒸気）が，膨張器内で断熱膨張してピストンホイールを推進して回転させ，シャフトの仕事を出力し，そのことにより，液化するまで高圧蒸気状態の温度を低下させ，極低温作動流体を出力することができるとは考えられない。このことは，請求項１を直接的又は間接的に引用する請求項２～６に係る発明，請求項７を引用する請求項８～１５に係る発明においても，同様である。したがって，本願発明１～１５は，いずれも「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）に該当しない。
(2)試作品の動作について


ア甲１４は，原告代理人作成の拒絶理由通知に対する意見書であるところ，これには，「本発明に従った試作品の写真」として，試作品とされる物件の外観写真
１枚，「これにより得られた技術データ」として，
「空気熱交換器の空気流量：２．０８ｍ３／ｓ
熱交換温度差：±１５℃
作動流体：Ｎ２
気化器の体積：０．０７ｍ３
気化温度Ｔ１：２９３Ｋ
気化圧力Ｐ１：１２Ｍｐａ
膨張比：Ｐ１：Ｐ２＝１２０
Ｐ１＝１２Ｍｐａ，Ｐ２＝０．１Ｍｐａ，Ｔ１＝２９３Ｋ，Ｔ２＝７６Ｋ
エンタルピー：２９１Ｋｊ／Ｋｇ
作動流体流量：０．０９４５Ｋｇ／ｓ
出力の膨張レート：２２Ｋｗ
回転速度：１５００ｒｐｍ
発電機レート：２０Ｋｗ／２４０Ｖ
ケトルのヒータ：２０Ｋｗ」
と記載されているものの，試作品とされる物件の構成については，前記写真１枚が存在するだけであり，その内部構造が本件発明の実施品と評価できるものであることを裏付けるに足りる記載はなく，他にこれを裏付けるに足りる証拠はない。また，甲１４には，前記の「これにより得られた技術データ」の原資料は添付されていないし，この数値がどのような計測方法により計測されたのかについての説明も記載されていない。
少なくとも，試作品が，本願発明を実施したものであることを裏付けるためには，液体窒素等の作動流体を投入した初期ではなく，本願発明における第１サイクルが定常状態にあるときの膨張器の入口及び出口における作動流体の温度及び圧力，並びに，気化器入口側の温度及び圧力の実測値が必要であるところ，前記の「これにより得られた技術データ」中にこれらの値が含まれているとは認められない。そうすると，甲１４における試作品が本願発明を実施したものであると判断すること自体が困難である。
イ仮に，甲１４の試作品が本願発明の実施品と評価できる構成を備えたものであり，前記の「これにより得られた技術データ」が，その動作中に得られたとしても，それのみをもって，本願発明が「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）に該当するということはできない。本願発明の第１サイクルにおいて，高圧作動流体ポンプの出力を大きくし，膨張器のピストンホイールのピストン室と作動流体入口の構成を，前記ポンプにより作動流体に加えられる運動エネルギーにより，ピストンホイールが回転するように調整すれば，前記第１サイクル内の作動流体を一定の速度でピストンホイールのピストン室を経て循環させることは可能であると考えられる。また，本件明細書【００１４】，【００２０】には，動作の初期段階において，液体窒素等のような液体状態の第1流体又は高圧気体が，気化器（１）のポート（１４）から第１サイクルに注入される旨記載されているところ，このような実施例において，第１サイクルの動作の初期段階において気化器（１）に液体状態の第１流体が注入された後，気化器（１）において気化して膨張した第１流体がピストンホイールを推進して回転させることもあり得ると考えられる。しかし，作動流体入口（２３）と作動流体出口（２４）との間に位置する大多数の定容積のピストン室（３１）において，ピストン室（３１）に封入されて密閉状態となった高圧蒸気は，定容積のまま運ばれるのみであり，断熱膨張により仕事が行われると考えられないことは，前記(1)イのとおりであるから，最初に気化器（１）に注入された第１流体が全て気化すると，その時点で，第１サイクルはほぼ平衡状態となり，気化した第1流体をポンプの動力により循環させることにより，ピストンホイールが回転することはあっても，第１流体が気化して膨張することによりピストンホイールを推進して回転することはなくなるものと考えられる。したがって，甲１４の試作品が本願発明の実施品と評価できる構成を備えたものであり，前記の「これにより得られた技術データ」が，その動作中に得られたとしても，ポンプの動力により作動流体が循環していること等によりピストンホイールが回転しているのか，作動流体の断熱膨張によりピストンホイールが回転しているのかは不明であるといわざるを得ず，本願発明が「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）に該当することが裏付けられていると評価することはできない。
(3)原告の主張について
ア原告は，本願発明におけるピストンホイール膨張器の動作原理は，周囲とエネルギー及び物質を交換する系として解析され得るとして，これを前提に，高圧気体によって系にもたらされるエネルギーは，熱容量，動圧エネルギー，静圧エネルギーに区別され得るところ，本願発明のピストンホイール膨張器のピストンホイールに入った高圧気体から変換される機械的仕事は，主に入口領域における動圧エネルギーによるものであるが，高圧気体の動圧エネルギーと静圧エネルギーは，いかなるときにも互いに変換し合うことができるのであって，動圧エネルギーが機械的仕事に変わると，静圧エネルギーが動圧エネルギーに変わり，静圧エネルギーの低下をもたらし，高圧気体によってもたらされた熱エネルギーが，全圧エネルギーに変わり，その結果，熱エネルギーが消費され，温度が低下し，作動流体が液化温度範囲に到達すると液化するところ，高圧気体の圧力エネルギーは，インペラの回転による運動エネルギーよりも大きいので，作動流体がインペラに対して仕事をし，エネルギー変換面は，ピストン室の前側の壁になる旨主張する。しかし，原告の主張は，本願発明のピストンホイール膨張器又は第１サイクルにおいて，どのような物質が，どこに存在するどのような物質と交換されるのかを明示しておらず，本件明細書の記載によっても，その具体的内容は判然としない。前記１(2)認定の本願発明の構成からすると，本願発明において，ピストンホイール膨張器は，断熱状態を前提としており，周囲とエネルギーを交換しているとも，物質を交換としているとも認められないのであって，原告の主張は，その前提を欠く。また，既に判示したところに照らすと，原告の主張するところによって，前記(1)の判断が左右されるものではない。


平成２５年２月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第１９４３５号，同第１９４３６号各特許権侵害行為差止等請求
事件
口頭弁論の終結の日平成２４年１０月１８日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１(1)主位的請求
ア被告日新製薬は，別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤を，被告高田製薬は，同目録記載５ないし８の各製剤を，被告富士フイルムファーマは，同目録記載９ないし１２の各製剤を，被告サンドは，同目録記載１３及び１４の各製剤を，被告第一三共エスファは，同目録記載１５ないし１８の各製剤を，被告テバ製薬は，同目録記載１９ないし２２の各製剤を，被告日医工は，同目録記載２３ないし２６の各製剤を，被告辰巳化学は，同目録記載２７ないし３０の各製剤を，被告小林化工は，同目録記載３１ないし３４の各製剤を，被告持田製薬は，同目録記載３５及び３６の各製剤を，それぞれ製造し，販売し又は販売の申出をしてはならない。イ被告日新製薬は，別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤について，被告高田製薬は，同目録記載５ないし８の各製剤について，被告富士フイルムファーマは，同目録記載９ないし１２の各製剤について，被告サンドは，同目録記載１３及び１４の各製剤について，被告第一三共エスファは，同目録記載１５ないし１８の各製剤について，被告テバ製薬は，同目録記載１９ないし２２の各製剤について，被告日医工は，同目録記載２３ないし２６の各製剤について，被告辰巳化学は，同目録記載２７ないし３０の各製剤について，被告小林化工は，同目録記載３１ないし３４の各製剤について，被告持田製薬は，同目録記載３５及び３６の各製剤について，それぞれ健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出をせよ。ウ被告日新製薬は，別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤を，被告高田製薬は，同目録記載５ないし８の各製剤を，被告富士フイルムファーマは，同目録記載９ないし１２の各製剤を，被告サンドは，同目録記載１３及び１４の各製剤を，被告第一三共エスファは，同目録記載１５ないし１８の各製剤を，被告テバ製薬は，同目録記載１９ないし２２の各製剤を，被告日医工は，同目録記載２３ないし２６の各製剤を，被告辰巳化学は，同目録記載２７ないし３０の各製剤を，被告小林化工は，同目録記載３１ないし３４の各製剤を，被告持田製薬は，同目録記載３５及び３６の各製剤を，それぞれ廃棄せよ。
(2)予備的請求
ア被告日新製薬は，別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用される別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤を，被告高田製薬は，上記と同様に使用される同目録記載５ないし８の各製剤を，被告富士フイルムファーマは，上記と同様に使用される同目録記載９ないし１２の各製剤を，被告サンドは，上記と同様に使用される同目録記載１３及び１４の各製剤を，被告第一三共エスファは，上記と同様に使用される同目録記載１５ないし１８の各製剤を，被告テバ製薬は，上記と同様に使用される同目録記載１９ないし２２の各製剤を，被告日医工は，上記と同様に使用される同目録記載２３ないし２６の各製剤を，被告辰巳化学は，上記と同様に使用される同目録記載２７ないし３０の各製剤を，被告小林化工は，上記と同様に使用される同目録記載３１ないし３４の各製剤を，被告持田製薬は，上記と同様に使用される同目録記載３５及び３６の各製剤を，それぞれ自己又は第三者のために製造し，販売し又は販売の申出をしてはならない。
イ被告日新製薬は，別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用される別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤を，被告高田製薬は，上記と同様に使用される同目録記載５ないし８の各製剤を，被告富士フイルムファーマは，上記と同様に使用される同目録記載９ないし１２の各製剤を，被告サンドは，上記と同様に使用される同目録記載１３及び１４の各製剤を，被告第一三共エスファは，上記と同様に使用される同目録記載１５ないし１８の各製剤を，被告テバ製薬は，上記と同様に使用される同目録記載１９ないし２２の各製剤を，被告日医工は，上記と同様に使用される同目録記載２３ないし２６の各製剤を，被告辰巳化学は，上記と同様に使用される同目録記載２７ないし３０の各製剤を，被告小林化工は，上記と同様に使用される同目録記載３１ないし３４の各製剤を，被告持田製薬は，上記と同様に使用される同目録記載３５及び３６の各製剤を，それぞれ廃棄せよ。
ウ被告日新製薬は，別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えた別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤を，被告高田製薬は，上記効能効果を備えた同目録記載５ないし８の各製剤を，被告富士フイルムファーマは，上記効能効果を備えた同目録記載９ないし１２の各製剤を，被告サンドは，上記効能効果を備えた同目録記載１３及び１４の各製剤を，被告第一三共エスファは，上記効能効果を備えた同目録記載１５ないし１８の各製剤を，被告テバ製薬は，上記効能効果を備えた同目録記載１９ないし２２の各製剤を，被告日医工は，上記効能効果を備えた同目録記載２３ないし２６の各製剤を，被告辰巳化学は，上記効能効果を備えた同目録記載２７ないし３０の各製剤を，被告小林化工は，上記効能効果を備えた同目録記載３１ないし３４の各製剤を，被告持田製薬は，上記効能効果を備えた同目録記載３５及び３６の各製剤を，それぞれ自己又は第三者のために製造し，販売し又は販売の申出をしてはならない。


エ被告日新製薬は，別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えた別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤を，被告高田製薬は，上記効能効果を備えた同目録記載５ないし８の各製剤を，被告富士フイルムファーマは，上記効能効果を備えた同目録記載９ないし１２の各製剤を，被告サンドは，上記効能効果を備えた同目録記載１３及び１４の各製剤を，被告第一三共エスファは，上記効能効果を備えた同目録記載１５ないし１８の各製剤を，被告テバ製薬は，上記効能効果を備えた同目録記載１９ないし２２の各製剤を，被告日医工は，上記効能効果を備えた同目録記載２３ないし２６の各製剤を，被告辰巳化学は，上記効能効果を備えた同目録記載２７ないし３０の各製剤を，被告小林化工は，上記効能効果を備えた同目録記載３１ないし３４の各製剤を，被告持田製薬は，上記効能効果を備えた同目録記載３５及び３６の各製剤を，それぞれ廃棄せよ。
オ被告日新製薬は，別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告高田製薬は，同目録記載５ないし８の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告富士フイルムファーマは，同目録記載９ないし１２の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告サンドは，同目録記載１３及び１４の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告第一三共エスファは，同目録記載１５ないし１８の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告テバ製薬は，同目録記載１９ないし２２の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告日医工は，同目録記載２３ないし２６の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告辰巳化学は，同目録記載２７ないし３０の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告小林化工は，同目録記載３１ないし３４の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，被告持田製薬は，同目録記載３５及び３６の各製剤の添付文書，包装その他の媒体に，それぞれ別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果の記載をしてはならない。
カ被告日新製薬は，別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果の記載をした別紙製剤目録記載１ないし４の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告高田製薬は，上記効能効果の記載をした同目録記載５ないし８の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告富士フイルムファーマは，上記効能効果の記載をした同目録記載９ないし１２の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告サンドは，上記効能効果の記載をした同目録記載１３及び１４の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告第一三共エスファは，上記効能効果の記載をした同目録記載１５ないし１８の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告テバ製薬は，上記効能効果の記載をした同目録記載１９ないし２２の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告日医工は，上記効能効果の記載をした同目録記載２３ないし２６の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告辰巳化学は，上記効能効果の記載をした同目録記載２７ないし３０の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告小林化工は，上記効能効果の記載をした同目録記載３１ないし３４の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，被告持田製薬は，上記効能効果の記載をした同目録記載３５及び３６の各製剤の添付文書，包装その他の媒体を，それぞれ廃棄せよ。
２被告らは，各自１５００万円並びにうち５００万円に対する訴状送達の日の翌日から，うち１０００万円に対する平成２４年６月２０日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が，被告らがピオグリタゾン製剤を製造，販売する行為が原告の特許権を侵害するか，又はこれを侵害するものとみなされると主張して，被告らに対し，(1)主位的に，それぞれのピオグリタゾン製剤の製造，販売及び販売の申出の差止めと廃棄を，予備的に，別紙医薬品目録記載１，２又は３の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用されるそれぞれのピオグリタゾンの製造，販売及び販売の申出の差止めと廃棄，上記糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えたそれぞれのピオグリタゾンの製造，販売及び販売の申出の差止めと廃棄並びに添付文書等への上記効能効果の記載の差止めと廃棄を求めるとともに，(2)民法７０９条に基づく損害賠償金として，それぞれ１５００万円及びうち５００万円に対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から，うち１０００万円に対する不法行為の後である平成２４年６月２０日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる。）
(1)本件特許権
原告は，次の各特許（以下「本件第１特許」，「本件第２特許」といい，併せて「本件各特許」という。）に係る特許権（以下「本件第１特許権」，「本件第２特許権」といい，併せて「本件各特許権」という。）を有している。
ア本件第１特許権
特許番号          第３１４８９７３号
発明の名称        医薬
出願日            平成８年６月１８日
国内優先権主張日平成７年６月２０日
登録日            平成１３年１月１９日
イ本件第２特許権
特許番号          第３９７３２８０号
発明の名称        医薬
出願日            平成９年１２月２６日
原出願日          平成８年６月１８日
国内優先権主張日平成７年６月２０日
登録日            平成１９年６月２２日
(2)本件各発明


ア本件第１特許の願書に添付した明細書（以下「本件第１明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び５の記載は，次のとおりである（この記載は，平成２２年７月２７日付けの訂正請求による訂正後のものである。以下，この請求項１に係る発明を「本件第１発明１」と，この請求項５に係る発明を「本件第１発明２」といい，併せて「本件第１発明」という。）。
「【請求項１】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，(2)アカルボース，ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」
「【請求項５】α－グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項１記載の医薬。」
イ本件第２特許の願書に添付した明細書（以下「本件第２明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１ないし３及び７の記載は，次のとおりである（この記載は，平成２２年７月２７日付けの訂正請求による訂正後のものである。以下，この請求項１に係る発明を「本件第２発明１」，この請求項２に係る発明を「本件第２発明２」，この請求項３に係る発明を「本件第２発明３」，この請求項７に係る発明を「本件第２発明４」といい，併せて「本件第２発明」という。）。
「【請求項１】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，ビグアナイド剤とを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」
「【請求項２】ビグアナイド剤がフェンホルミン，メトホルミンまたはブホルミンである請求項１記載の医薬。」
「【請求項３】ビグアナイド剤がメトホルミンである請求項１記載の医薬。」
「【請求項７】０．０５～５ｍｇ／ｋｇ体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，グリメピリドとを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」
(3)被告らは，いずれもピオグリタゾン塩酸塩錠又はピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠である別紙製剤目録記載の各ピオグリタゾン錠（以下「被告ら各製剤」という。）につき，それぞれ薬事法に基づく製造販売承認を受けて，これらの製造販売を開始した。また，被告ら各製剤については健康保険法に基づく薬価基準への収載が行われた。
被告ら各製剤の添付文書には，次の記載がある。（甲９，１０，１２ないし２０）
「【効能・効果】
２型糖尿病
ただし，下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。
１．①食事療法，運動療法のみ
②食事療法，運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用③食事療法，運動療法に加えてα－グルコシダーゼ阻害剤を使用④食事療法，運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用２．食事療法，運動療法に加えてインスリン製剤を使用
【用法・用量】
１．食事療法，運動療法のみの場合及び食事療法，運動療法に加えてスルホニルウレア剤又はα－グルコシダーゼ阻害剤若しくはビグアナイド
系薬剤を使用する場合
通常，成人にはピオグリタゾンとして１５～３０mgを１日１回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお，性別，年齢，症状により適宜増減するが，４５mgを上限とする。
２．食事療法，運動療法に加えてインスリン製剤を使用する場合通常，成人にはピオグリタゾンとして１５mgを１日１回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお，性別，年齢，症状により適宜増減するが，３０mgを上限とする。」
(4)被告ら各製剤は，本件第１発明及び本件第２発明（以下，併せて「本件各発明」という。）の「ピオグリタゾンの薬理学的に許容しうる塩」に該当する。
２争点
(1)被告らが被告ら各製剤を製造販売等することが本件各特許権を侵害する
か否か（争点１）
ア被告らが医療関係者や患者の行為を利用，支配して本件各発明を実施し
ているといえるか否か（争点１－１）
イ被告らが医療関係者を教唆して本件各発明を実施しているといえるか否
か（争点１－２）
(2)被告らが被告ら各製剤を製造販売等することが特許法１０１条２号に掲
げる行為に該当するか否か（争点２）
ア被告ら各製剤が「その物の生産に用いる物」に当たるか否か（争点２－１）
イ被告ら各製剤が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当
たるか否か（争点２－２）
ウ被告ら各製剤が「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たる
か否か（争点２－３）
エ被告らが「その発明が特許発明であること及びその物の発明の実施に用いられることを知りながら」被告ら各製剤の生産等をしていたか否か（争点２－４）
(3)本件各特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか
否か（争点３）
ア本件各発明が「産業上利用することができる発明」に該当しないか否か
（争点３－１）
イ本件各発明が新規性を有しないか否か（争点３－２）(ア)本件各発明が別紙引用例目録記載１の刊行物（以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）と同一であ
るか否か（争点３－２－１）
(イ)本件各発明が同目録記載２の刊行物（以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。）と同一であるか否か
（争点３－２－２）
(ウ)本件第１発明及び本件第２発明４が同目録記載３の刊行物（以下「引用例３」という。）に記載された発明（以下「引用発明３」という。）と同一であるか否か（争点３－２－３）
(エ)本件第２発明１ないし３が同目録記載４の刊行物（以下「引用例４」という。）に記載された発明（以下「引用発明４」という。）と同
一であるか否か（争点３－２－４）
(オ)本件第２発明４が同目録記載５の刊行物（以下「引用例５」という。）に記載された発明（以下「引用発明５」という。）と同一である
か否か（争点３－２－５）
ウ本件各発明が進歩性を有しないか否か（争点３－３）(ア)本件各発明は引用発明１，２又は３に基づき当業者が容易に発明す
ることができたか否か（争点３－３－１）


(イ)本件第２発明１ないし３は引用発明４，５又は同目録記載６の刊行物（以下「引用例６」という。）に記載された発明（以下「引用発明６」という。）に基づき当業者が容易に発明することができたか否か
（争点３－３－２）
(ウ)本件第２発明４は引用発明４，５又は同目録記載７の刊行物（以下「引用例７」という。）に記載された発明（以下「引用発明７」という。）に基づき当業者が容易に発明することができたか否か（争点３－３－３）
エ本件各発明において，明確性要件，実施可能要件又はサポート要件を充
足しないか否か（争点３－４）
オ本件各特許につき補正要件を充足しないか否か（争点３－５）(4)原告が差止めを請求することができるか否か（争点４）(5)原告が薬価基準収載品目削除願の提出を請求することができるか   否か
（争点５）
(6)原告が廃棄を請求することができるか否か（争点６）
(7)原告の損害額（争点７）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１（被告らが被告ら各製剤を製造販売等することが本件各特許権を侵害するか否か）
ア争点１－１（被告らが医療関係者や患者の行為を利用，支配して本件各発明を実施しているといえるか否か）について
（原告）
医療現場においては，ピオグリタゾン製剤とα－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤又はスルフォニル尿素剤（以下「ＳＵ剤」という。これら３種を併せて「本件各併用薬」という。）の併用治療を必要とする極めて多数の患者が存在するところ，被告らが被告ら各製剤を医療機関及び保険薬局に対して販売した場合，医師は，２型糖尿病患者の症状等を勘案し，①ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤との併用投与，②    ピオグリタゾンとＳＵ剤（グリメピリド）との併用投与，又は③ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用投与の必要があると判断したときは，患者に対して当該処方せんを交付しなければならないが（医師法２２条柱書），医師が上記各併用を実施する方針を決定し，当該併用の実施に係る処方せんを作成，発行して，患者に対して当該併用に係る服薬の指導をした後は，これに基づいて薬剤師が患者に対してピオグリタゾンと本件各併用薬とを用意して併せまとめて交付し，これにより，患者はピオグリタゾンと本件各併用薬とを服用するという因果の流れをたどることになる。このように，医療現場においては，ピオグリタゾンと本件各併用薬との併用投与による治療が必要な症状を有する患者が多数存在する限り，医師，薬剤師，患者の自由意思によらず，当然に本件各発明の実施行為が招来される。そして，被告らは，被告ら各製剤が原告の製造販売するピオグリタゾン製剤「アクトス」と同様の実態で使用されることを十分に認識し，そのような実態を利用することで利益を得ている。
被告らは，医療現場の実態に加え，ピオグリタゾンと本件各併用薬との併用投与による治療を必要とする患者の症状等の制約に起因して，自由意思によらずに本件各発明を実施する医師，薬剤師，患者の行為を道具として利用し，これを支配することによって，本件各発明の実施を招来せしめているから，被告らは，被告ら各製剤を製造販売することにより，他者（医師，薬剤師，患者）をして，本件各発明を実施していると規範的に評価することができる。
（被告ら）
ピオグリタゾンと他の経口糖尿病薬を準備して，それらを併せまとめる行為は，そもそも，本件各発明の実施行為（生産等）に当たらない。医療現場において，医師は，患者を診断し，個々に相違する患者の年齢，性別，体格，体質，病歴等に応じ，自らの裁量に基づいて最良と判断する治療方針に基づいて処方薬剤等を決定するのであり，この極めて高度で専門的な判断について，製薬会社が医師を道具として利用，支配しているということはあり得ない。また，薬剤師，患者の行為は，医師の処方に基づくものであって，医師が道具として認められないときに，薬剤師や患者を道具として観念する余地はない。しかも，ピオグリタゾン単剤の処方や本件各発明と関係のない併用処方が多様な組合せで数多くされているのであって，常に本件各発明の実施行為が招来されるということもない。イ争点１－２（被告らが医療関係者を教唆して本件各発明を実施しているといえるか否か）について
（原告）
被告らは，ピオグリタゾンと本件各併用薬とが数多く併用されている実態を認識した上で，被告ら各製剤のみならず本件各併用薬をもそれぞれ医療機関や保険薬局に継続的かつ大量に供給し，また，被告ら各製剤の添付文書その他の情報提供文書において，本件各発明に係る効能，効果を明記し，【用法・用量】欄に併用時の具体的用量を明記することによって，医師に対して本件各発明に係る処方が可能であることを積極的に情報提供している。さらに，被告らは，医療関係者に対して被告ら各製剤と自身が販売する本件各併用薬を併せて購入し，これらを組み合わせて併用投与を行うよう積極的に推奨している。
このように，被告らは，医療関係者に対し，①被告ら各製剤と被告らが製造する本件各併用薬を購入すること，②被告ら各製剤と被告らが製造する本件各併用薬の併用投与が可能であること，③併用する際には，被告ら各製剤と被告らが製造する本件各併用薬の併用が望ましいと考えていることについて，それぞれ積極的に情報提供し，働きかけているのであり，このような併用投与の教唆行為は，それ自体として本件各特許権の直接侵害を構成する。
（被告ら）
そもそも，積極的に教唆行為を行った場合に，これが特許権の侵害行為を構成することの法的根拠はない。
また，被告らが被告ら各製剤を販売するに当たり，本件各併用薬との併用使用を薦めたり促したりする事実はないし，被告ら各製剤の添付文書の記載も，あくまでピオグリタゾンが有する効能，効果等についての客観的な情報や使用についての注意事項を述べたものであって，本件各併用薬との２剤併用の形で使用することを推奨，助長するものではなく，被告ら各製剤を単剤で使用するか，併用するかは，個々の患者を前にして，医師がその裁量によって判断をするもので，当該医師の高度な裁量判断が添付文書の記載内容によって左右されるものではない。
(2)争点２（被告らが被告ら各製剤を製造販売等することが特許法１０１条２号に掲げる行為に該当するか否か）
ア争点２－１（被告ら各製剤が「その物の生産に用いる物」に当たるか否か）について
（原告）
(ア)「その物」の意義と該当性について
特許発明に係る「物」及び特許発明と対比されるべき対象は，いずれも特許製品（直接侵害品）に具現化された技術的思想としての「物」であり，有形物それ自体ではない。


これを本件各発明のような組合せ医薬発明についてみれば，特許請求の範囲及び明細書によって特段の限定がされていない限り，本件各発明の技術的思想は，有形物それ自体の存在形態に左右されるものではなく，物理的に別々の製剤形態をとっていたとしても，同一対象に投与する目的で併せまとめられたり，各製剤の組合せによって患者の体内において所定の薬効が実現されたりして技術的思想が具現化されたものとして把握できるのであれば，そのような組合せ態様は，当該技術的思想を具現化した特許発明に係る「物」及び特許発明と対比されるべき対象に該当する。
本件各発明は，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを「組み合わせてなる」医薬として規定されているが，本件各発明に係る特許請求の範囲の「組み合わせてなる」とは，文字どおり，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを組み合わせて一つのまとまりのある医薬が作出される状態を意味するのであって，その文言形式上，組合せ態様を具体的に限定していないし，配合剤やキット製品であることを要求するものでもない。また，本件第１明細書及び本件第２明細書（以下，併せて「本件各明細書」という。）の発明の詳細な説明に，「有効成分を別々に製剤化した場合，別々に製剤化したものを使用時に希釈剤などを用いて混合して投与することができるが，別々に製剤化したものを，別々に，同時に，または時間差をおいて同一対象に投与してもよい。」（【００３５】）と記載されていることからすれば，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを組み合わせる態様としては，①ピオグリタゾン（有効成分）と本件各併用薬に係る他の有効成分とを医薬組成物とする態様（医薬組成物類型）のみならず，②別々に製剤化したピオグリタゾン製剤と本件各併用薬製剤とを使用時に希釈剤などを用いて混合する態様（混合類型）や③別々に製剤化したピオグリタゾン製剤と本件各併用薬製剤とを別々にしたままで同一対象に投与するために単に併せまとめる態様（併せとりまとめ類型）が含まれる。
そして，各製剤の組合せによって患者の体内において所定の薬効を実現する医薬であれば，技術的思想が具現化したものとして把握することができるのであって，そのような組合せ態様も，技術的思想を具現化した特許発明に係る「物」及び特許発明と対比されるべき対象に該当する。
(イ)「生産」の意義と該当性について
ａ特許製品の「生産」とは，一般的に，特許発明の実施物を作出することを意味し，実施物を作り出したか否かについては，当該物に当該発明の技術的思想が具現化し，当該発明の作用効果を奏し得る状況に達しているか否かを本来的な基準として判断すべきであって，特許製品が物理的一体性をもって作出されている場合に限定する必要はない。本件各発明は，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを組み合わせることによって，「糖尿病時の高血糖に対して優れた低下作用を発揮」（本件各明細書の発明の詳細な説明の【００４５】）するという効果を実現するものであるから，ピオグリタゾンと本件各併用薬とが体内でそれぞれ薬効を発揮する結果，血糖値の低下作用という本件各発明の効果が実現することをもって，「生産」と捉えることができる。端的にいえば，薬効が発揮されて発明の効果が実現されていれば，「生産」がされたといえる。すなわち，前記(ア)記載のいかなる態様によってであれ，ピオグリタゾンと本件各併用薬とが組み合わせられさえすれば，本件各発明の技術的範囲に属する医薬が「生産」されたということができる。
ｂ医師は，２型糖尿病患者を診察し，その治療のためにピオグリタゾンと本件各併用薬との併用投与の必要があると判断したときは，当該併用の実施に係る処方せんを作成，発行して，当該患者に対して，当該併用に係る指導をする。患者は，医師から処方せんを受領し，薬局でこれを薬剤師に提示し，薬剤師は，患者から提示された処方せんに従い，患者に対して，別々に製剤化されたピオグリタゾンと本件各併用薬とを用意して併せまとめて交付し，薬剤の使用に関する情報提供をする。患者は，このようにして受領したピオグリタゾン及び本件各併用薬を，医師及び薬剤師の指導に従い服用する。
こうした流れにおいては，以下に述べるとおり，薬剤師，患者及び医師のいずれを本件各発明の実施行為者ととらえても，「組み合わせてなる医薬」の「生産」がされているということができる。
(ａ)薬剤師による「生産」
別々に製剤化したピオグリタゾンと本件各併用薬とを別々の製剤のまま同一対象に投与するために併せまとめる態様（併せとりまとめ類型）が本件各発明の技術的範囲に含まれることは，前記のとおりであり，薬剤師が，同一の患者に交付するために，被告ら各製剤と本件各併用薬の双方を用意し，これらの各薬剤を併せまとめる行為は，薬剤師を実施行為者として，本件各発明の技術的範囲に属する医薬を「生産」するものと解することができる。また，別々に製剤化したピオグリタゾンと本件各併用薬とを同一対象に投与することは，本件各発明の医薬の「使用」に該当するところ，予め「生産」された医薬が投与（使用）されると解することが自然であることからすると，投与（使用）される前提として，本件各発明としての組み合わせてなる医薬が予め「生産」されるということもできる。
(ｂ)患者による「生産」
患者が薬剤師から被告ら各製剤と本件各併用薬を受領し，これらを同時又は異時に経口服用することによって，患者の体内において「組み合わせてなる医薬」が生産され，これにより本件各発明の薬効や治療上の効果（作用効果）が実現される。すなわち，個々の医薬（有効成分）を組み合わせた集合体としての医薬自体は，必ずしも配合剤（医薬組成物）として一体製剤化されていないとしても，個々の医薬（有効成分）を組み合わせて順次所定の投与量，投与間隔にて患者に投与されることによって，規範的，概念的に特許発明に係る医薬が生み出され，その結果として特許発明が所定する薬効や治療上の効果が実現され，「生産」がされたものと評価することができる。これは，ソフトウェアをパソコンにインストールする行為が特許法１０１条２号所定の「生産」に該当するのと同様である。本件において患者がピオグリタゾンと本件各併用薬とを服用し，体内でそれぞれ薬効を発揮する結果，血糖値の降下作用が発生し，本件各発明の効果が実現することをもって，患者を実施行為者として，特許請求の範囲の「組み合わせてなる医薬」が「生産」されたと認められるというべきである。
(ｃ)医師による「生産」
医師が，ひとたび被告ら各製剤と本件各併用薬との併用処方方針を決定して，当該処方にかかる処方せんを作成し，患者に当該併用に係る服薬の指導をすれば，薬剤師は，必然的に，患者に対してピオグリタゾンと本件各併用薬とを併せまとめて交付し，患者は，必然的に，それらを同時又は異時に服用する。
そうすると，医師は，「組み合わせてなる医薬」の生産を物理的に自ら直接行うわけではないが，規範的に見れば，医師は，薬剤師又は患者による「組み合わせてなる医薬」の「生産」の行為主体であると評価することができる。
（被告ら）


(ア)「その物」の意義について
被告らによる被告ら各製剤の製造，販売等について間接侵害が認められるためには，被告ら各製剤を用いて生産される物が，本件各発明の構成要件を充足し，本件各発明の技術的範囲に属する「物」と認められることが必要である。そして，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず（特許法７０条１項），特許発明の技術的範囲を定める場合には，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものとされている（同条２項）。
本件各発明に係る「物」は，いずれも２種の有効成分を「組み合わせてなる」「予防・治療用医薬」という「物」であるから，文理上，社会的に１個の医薬として観念できる有体物ないしは有体物と観念できるものでなければならないし，組合せに用いられる医薬とは別個の医薬と認識することができるものでなければならない。そうすると，両成分が別々に製剤化されたものを，別々のままで同時に又は時間を置いて同一対象に投与する場合には，１個の「医薬」を観念することはできない。
(イ)「生産」の意義について
ａ「生産」とは，その社会通念上の意味に照らし，特許発明の対象たる物を何らかの加工，組立て等の行為により新たに作り出す行為を指し，素材の本来の用途に従って使用するに過ぎない行為は含まれないと解すべきである。
被告ら各製剤は，そのまま譲渡されたり使用（投与）されたりすることこそあれ，それを素材として新たな物を作り出す行為には用いられないから，被告ら各製剤を譲渡したり使用したりする行為があるとしても，これはあくまでも被告ら各製剤そのものの「譲渡」ないしは「使用」という行為に該当するにすぎず，これを素材とした新たな物の「生産」には該当しない。
ｂ医師は２つの単剤を単剤のまま服用するように患者に処方し，薬剤師は２つの単剤を単剤のまま患者に交付し，患者は２つの単剤を単剤のまま服用するのであり，この一連の行為において新たな医薬品は何も生産されない。医薬品メーカーにおいて既に医薬品として別々に生産されて，別々の販売名を付された２つの単剤を，それぞれ単剤のまま患者が服用するだけの過程である。この一連の過程に，「組み合わせてなる医薬」は存在しないし，「生産」という実施行為もなく，医師の処方に従って薬剤師が交付した２つの単剤を患者が服用するという「方法の使用」だけが認められるのであって，併用療法は，「物の発明」に該当せず，本件各発明の技術的範囲に含まれない。(ａ)薬剤師が，処方せんに従い患者のために調剤する過程で複数の薬剤を取り揃えて寄せ集めるなど，複数の薬剤を「併せまとめる行為」は，「生産」の通常の意味からしても，独立して一体的・商業的に譲渡の対象となるような新たな「物」を作り出す行為ともいえないことからしても，社会通念上，「生産」に該当しない。(ｂ)患者の服用行為は，特許法の定める「使用」行為以外の何物でもなく，「生産」行為ではあり得ないし，患者の体内においては，いかなる医薬も「組み合わされて」いないし，組み合わされた状態に「なる」こともない。
(ｃ)医師等が複数の医薬を併用投与することは投薬行為であり，医師等の処方により複数の医薬が併せまとめられた状態は，投薬行為の結果そのものであって，この段階ではいまだ医師等の投薬行為の結果そのものと明確に区別し得る対象物の存在を観念することができず，本件各発明に係る「医薬」が「生産」されたと評価することはできない。
イ争点２－２（被告ら各製剤が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たるか否か）について
（被告ら）
「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，汎用の部品や材料が，特許発明の侵害する製品の製造に用いられたとしても，間接侵害とならないように設けられた規定であるから，これに該当するのは，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を指すと解すべきである。被告ら各製剤は，ピオグリタゾン塩酸塩錠若しくはピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠であるが，これらは日本薬局方で明確に規格が規定されているから，明らかに規格品に該当する。また，ピオグリタゾン製剤は，本件各併用薬と併用されるものではあるが，他方で，単剤としても多く使用され，本件各併用薬以外の糖尿病予防・治療薬との併用に用いることも可能であって，そうした処方が実に７割を占め，多様なバリエーションで使用可能な汎用性を有している。そして，被告ら各製剤は，医師が処方せんを作成すれば，一般に入手することが可能である。
したがって，被告ら各製剤は，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品であるから，「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たる。
（原告）
「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，典型的には，ねじ，釘，電球，トランジスター等のような，日本国内において広く普及している一般的な製品，すなわち，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を意味するが，その趣旨は，規格品，普及品のようなものについてまで広く間接侵害の成立を認めることになれば，市場において一般に入手可能な製品を業として製造販売している者にとって，いつ何時特許権侵害を主張されるか予想できず，取引の安定性を害することになるから，これらを対象外としたものであると解される。
ピオグリタゾンは，２型糖尿病患者が医療機関を受診した結果，医師が，インスリン抵抗性改善の治療効果を得る必要があると判断した患者に限り作成する処方せんに基づいて，初めて入手可能となる処方せん医薬品であるから，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品であるということはできないし，その用途も，２型糖尿病の予防・治療の用途しかなく，単剤使用やインスリン製剤との併用を除けば，本件各併用薬との組み合わせてなる医薬としての用途しかないから，およそ汎用品ということもできない。
したがって，ピオグリタゾンが「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たるとはいえない。
ウ争点２－３（被告ら各製剤が「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか否か）について
（原告）
(ア)本件各発明が解決しようとする課題は，糖尿病予防・治療薬において，個々の単剤を投与する場合に比して，より優れた薬効を備えるとともに，可及的に副作用を低減させた組合せ医薬を開発することにあるところ，ピオグリタゾンは，これを用いることにより，初めて本件各発明が上記課題を解決することができる重要な成分であり，これがなければ，本件各併用薬との組合せという従来技術には見られない特徴的技術手段をもたらすことはできず，これを他の有効成分に置き換えることもできないから，当該手段を特徴付ける特有の成分（組み合わせてなる医薬の薬効成分）を直接もたらす特徴的な部材である。


ピオグリタゾンが本件各発明の課題の解決に不可欠なものであることは明らかであり，被告ら各製剤は，有効成分としてピオグリタゾンを含んでいるから，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する。
(イ)「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは，字義どおり，発明が解決した課題との関係において，当該課題の解決に不可欠であると評価できるものを意味し，間接侵害品がその発明によって新たに開示されたものであることを必要としないから，当該「もの」が従来（公知）技術である場合がこれに当たらないと解すべき根拠はない。そうであるから，ピオグリタゾンがたとえ公知の部材であったとしても，これが「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当することを否定する理由はない。
仮にそうでないとしても，本件各発明との関係において新たに見出されたピオグリタゾンの物質属性は，ピオグリタゾンが単剤として存在していたことによって当然に公知となっていたものではなく，原告は，本件各発明を完成するに当たり，ピオグリタゾンを他の糖尿病治療薬と組み合わせるまでは発揮されなかったところの従来技術（ピオグリタゾン単剤）に見られない物質属性を新たに見出したのであるから，ピオグリタゾンは，本件各発明に係る「組み合わせてなる医薬」との関係において，それ（ピオグリタゾンが他の糖尿病治療薬と組み合わされるまでは発揮されなかった物質属性）を用いることにより初めて発明が解決しようとする課題が解決されるような部品，道具，原料等に該当し，組み合わせてなる医薬発明にとって些末な部品等ではなく，重要な部品等であることが明らかである。また，ピオグリタゾンが他の糖尿病治療薬と組み合わされるまで発揮されなかった物質属性は，組み合わせてなる医薬発明が新たに開示する，従来技術に係る医薬には見られない特徴的技術手段（ピオグリタゾンと本件各併用薬との組合せ）について，当該技術事項を特徴付けている特有の成分を直接もたらすものであり，ピオグリタゾンが他の糖尿病治療薬と組み合わされるまでは発揮されなかった物質属性は，本件各発明の解決した「課題の解決に不可欠なもの」に該当する。
（被告ら）
(ア)特許発明の実施対象となる物を生産するための物品のうち，特許発明による課題解決を前提とした特有の技術的特徴を有する物品は，たとえ特許発明の実施以外の他用途が存在するとしても，特許発明の実施に用いられる蓋然性が極めて高いから，当該物品の生産，譲渡等の差止めを認めることに合理性があるが，これに対して，特許発明の技術的課題とは関係なく，従来技術との関係でも一般に用いられる物品は，特許発明の実施以外の用途でも使用される可能性が高いから，間接侵害の成立を認めるのは妥当ではない。
特許法１０１条２号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」は，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念で，当該発明の構成要素以外の物であっても，物の生産や方法の使用に用いられる道具，原料などを含むが，他方，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものはこれに当たらない。すなわち，それを用いることにより，初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品，道具，原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきであり，言い換えれば，従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす特徴的な部材，原料，道具等が，これに該当するのである。これに対し，特許請求の範囲に記載された部材，成分等であっても，課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは，「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないし，当該部品，道具，原料等が特許出願前から公知であったときには，その部品等そのものが特許発明による従来技術への貢献ということはあり得ないから，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは，「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。本件各発明は，本件各明細書の発明の詳細な説明の段落【０００２】ないし【０００４】に記載されているように，いずれもピオグリタゾンに代表されるインスリン感受性増強剤を従来技術とし，個々の薬剤の単独投与においては，症状によっては十分な効果が得られないこと等の種々の問題を解決するために，他の作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬を組み合わせたことを特徴的技術手段とする発明である。これに対し，被告ら各製剤は，本件各発明において従来技術とされている公知物質のピオグリタゾンであり，その有効成分は，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたもので，それ自体では，本件各発明の特徴的技術手段である，他の作用機序を有する他の糖尿病治療・予防薬との組合せを有しないし，当該組合せに特徴的な部材，原料，道具等でもない。
したがって，被告ら各製剤は，「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。
(イ)本件各発明は，個々の糖尿病予防・治療薬を単独で投与した場合に生じる問題を，ピオグリタゾンと本件各併用薬を組み合わせることで解決するとするものであって，本件各発明がその解決手段として新たに開示したのは，本件優先日前から公知であったピオグリタゾン自体ではなく，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを「組み合わせる」ことであるから，ピオグリタゾン製剤自体は，本件各併用薬との「組合せ」という本件各発明の特徴的技術手段とはいえない。
また，ピオグリタゾン単剤に見られない物質属性が発揮されるためには，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを「組み合わせる」という技術的解決手段こそが不可欠である。
エ争点２－４（被告らが「その発明が特許発明であること及びその物の発明の実施に用いられることを知りながら」被告ら各製剤の生産等をしていたか否か）について
（原告）
被告らが，訴状送達の日以降に本件各発明が特許発明であることを認識したことは明らかであるが，被告らを含めた後発医薬品メーカー合計２７社が平成２３年１月に薬事法に基づく製造承認を受け，原告が，被告らに対し本件各発明を明記した文書を送付しているから，被告らは，少なくとも同月以降は，本件各発明が特許発明であることを認識している。
（被告ら）
被告ら各製剤は，現場の医師の裁量の下で，各患者にそれぞれ適合した個別的な判断に基づき，様々な方法で患者に投与されるものであり，被告らは，被告ら各製剤が医療現場で現実にどのように用いられるかを知る立場になく，もとより何らかの医薬品の「生産」やその後の実施に用いられるという認識もないから，被告ら各製剤が「その発明の実施に用いられること」を認識していない。
(3)争点３（本件各特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か）
ア争点３－１（本件各発明が「産業上利用することができる発明」に該当しないか否か）について
（被告ら）


本件各発明に係る物は，いずれも２種の有効成分を「組み合わせてなる」医薬であるところ，患者に対し，いつどのような方法によりどの薬剤を投与するかの決定は，医師の専権に属する事項であり，別々に製剤化した２種の薬剤を患者に投与する場合に，その２種の薬剤が「組み合わせてなる」医薬に該当するとすれば，その２種の薬剤を組み合わせた医師が本件各発明を実施することになるから，仮に，原告が主張するように，両有効成分が別々に製剤化されたものを別々のままで同時に又は時間を置いて同一対象に投与する行為が本件各発明の技術的範囲に含まれるというのであれば，本件各発明は，実質的には医療方法に関する発明となり，「産業上利用することができる発明」に該当しないこととなる。したがって，原告の主張を前提にすると，本件各発明は，特許法２９条１項に違反する。
（原告）
本件各発明は，あくまでも医薬という物の発明であり，医療方法の発明ではないから，およそ産業上の利用可能性の問題は生じない。イ争点３－２（本件各発明が新規性を有しないか否か）(ア)争点３－２－１（本件各発明が引用発明１と同一であるか否か）に
ついて
（被告ら）
ａ引用例１には，インスリン抵抗性改善剤としてピオグリタゾン（ＡＤ－４８３３）等があること，α－グルコシダーゼ阻害剤としてアカルボース，ミグリトール及びボグリボースがあること，ＳＵ剤の一種としてグリメピリドがあることの記載や，これらの薬剤の効果効用についての記載があるほか，これらの併用投与に関し，次の記載がある。「糖尿病状態になれば，病状と分泌不全と抵抗性とのバランスにより，以下の薬剤の組み合わせが試みられる(図６)。」「空腹時血糖が１１０mg/dlから１３９mg/dlであれば，空腹時の肝糖産生抑制するために就寝前にスルフォニール尿素剤の経口投与，あるいはインスリン抵抗性改善剤やビグアナイド剤の投与が試みられるが，やはりそれらとα－グルコシダーゼ阻害剤の併用が好ましい。次に空腹時血糖が１４０mg/dlから１９９mg/dlであれば，スルフォニール尿素剤単独投与，スルフォニール尿素剤とインスリン抵抗性改善薬との併用が試みられる。しかし同様にα－グルコシダーゼ阻害剤の併用という３者併用療法が好ましい。」
「やはりα－グルコシダーゼ阻害剤の併用による食後過血糖のより効果的な是正が好ましい。さらに必要に応じてインスリン抵抗性改善薬との併用によりインスリン需要量の軽減が期待される。」そして，別紙「図６ＮＩＤＤＭの新薬と新しい治療プラン」には，インスリン抵抗性改善薬と，α－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤，又はＳＵ剤との併用についての記載がある。
ｂ(ａ)本件第１発明について
引用例１には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，アカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤の記載，両者の併用投与についての記載があるところ，併用療法に適した複数の医薬を併用投与する場合に，その一態様として，両剤を組み合わせた医薬とすることが可能であることは技術常識であるから，引用例１にいう薬剤の「併用」の態様の中には，組合せ医薬であることも含有される。したがって，本件第１発明は，引用発明１と同一又は実質的に同一である。
(ｂ)本件第２発明１ないし３について
本件第２発明１ないし３は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤とを組み合わせてなる糖尿病薬に係る発明であるから，本件第２発明１ないし３は，引用発明１と同一又は実質的に同一である。
(ｃ)本件第２発明４について
引用例１には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，グリメピリドの記載，両者の併用投与についての記載があるところ，組合せ医薬が引用例１にいう「併用」に含まれることは前記(ａ)記載のとおりである。
もっとも，本件第２発明４は，「０．０５～５mg／kg体重」との限定があるが，これは，体重６０kgの患者の場合に３mg～３００mgというピオグリタゾンの有効成分量としては極めて広範な用量を定めるもので，本件第２明細書の発明の詳細な説明に，「例えばインスリン感受性増強剤は，成人１人当たり経口投与の場合，臨床用量である０．０１～１０mg／kg体重（好ましくは０．０５～１０mg／kg体重，さらに好ましくは０．０５～５mg／kg体重），非経口的に投与する場合は０．００５～１０mg／kg体重（好ましくは０．０１～１０mg／kg体重，さらに好ましくは０．０１～１mg／kg体重）の範囲で選択でき」（【００３９】）と記載されていることからしても，上記限定は，臨床用量に比しても幅広く，実質的にみて技術的な意味はないから，引用例１の記載をもって，本件第２発明４の「０．０５～５mg／kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，」との要件についても同一又は実質的に同一の記載があるといえる。
したがって，本件第２発明４は，引用発明１と同一又は実質的に同一である。
（原告）
ａ薬効の増大，副作用の低減といった課題を解決するために，２以上の医薬成分を組み合わせることは，本件各発明が属する医薬の分野において通常行われることであるが，医薬の特性上，現実に使用してみなければ実際の併用効果の有無は分からないということも，当該分野で周知の事実である。
本件各特許の国内優先権主張日当時，ピオグリタゾンはまだ臨床試験中で，市場にはインスリン感受性増強剤自体存在せず，同じチアゾリジン系インスリン感受性増強剤であるトログリタゾン（ＣＳ－４５０）では，ＳＵ剤やメトホルミンとの併用で，単独投与と差異がないとの報告がされていた（甲９０，乙丙共２－７）のであり，本件各特許によりピオグリタゾンの併用効果（相乗効果）が実証される以前は，ピオグリタゾンが異なる作用機序を有する血糖降下剤との併用により併用効果を発揮するとの予測可能性は極めて低かった。
被告らが挙げるいずれの文献においても，インスリン感受性増強剤と他の経口血糖降下剤との併用効果は開示されていない。なお，ここにいう併用効果とは，各薬剤を単独で使用する場合と比較して，併用により優れた効果が得られるか否かの問題である。被告らが主張しているのは，ある薬剤では十分な効果が得られない患者に対し，別な薬剤を追加投与した場合に効果があるか否かという臨床上の併用の有用性の問題であるに過ぎず，これが認められるのみでは併用医薬は特許されないのである。


ｂ引用例１には，ピオグリタゾンと，アカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤並びにグリメピリドを併用することにより，実際に糖尿病治療が行われたことは一切記載されていないし，その併用について糖尿病治療に係る薬理効果を実際に確認したことの記載もない。しかも，ピオグリタゾンは，インスリン抵抗性改善剤の例示として記載されているだけで，特にその中からピオグリタゾンに着眼し，これを選択し，これとアカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤並びにグリメピリドとの組み合わせにより，併用治療を行うことについての記載や示唆は全くない。
(イ)争点３－２－２（本件各発明が引用発明２と同一であるか否か）に
ついて
（被告ら）
ａ引用例２には，ピオグリタゾン，α－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤（ＢＧ剤）及びグリメピリドの効用効果について記載があるほか，これらの併用投与に関し，次の記載がある。
「２）併用療法の可能性と危険性
血糖降下に対する併用療法については，インスリン製剤とＳＵ剤，ＳＵ剤とＢＧ剤との併用が古くから提唱され，症例によっては用いられている。とりわけ，前者に関してはＳＵ剤の二次無効例にインスリン治療への切り換え前に一時的に用いることが多い。後者については，両剤の作用メカニズムが異なることから理論的には，各単独に比べてより良い効果は十分期待できるので，乳酸アシドーシスと低血糖に注意して，処方を試みてもおもしろい。
しかし，新しい作用メカニズムをもった経口血糖降下剤が登場することになれば，各薬剤間での併用療法にも新しい展開がみられることが十分予測されるところである。その可能性を示せば図３となる。インスリン作用増強剤は，インスリン治療下の患者以外で十分効果が期待できるのに対し，糖質吸収阻害剤はあらゆる治療法との併用が可能である。ただし，インスリン製剤およびＳＵ剤との併用にさいしては，厳に低血糖に注意することが肝要である。ここでいう糖質吸収阻害剤は，ブドウ糖以外の糖質を意味し，万が一糖質吸収阻害剤で低血糖発作が出現したさいには，その解消はブドウ糖のみであることを忘れてはならない。」
そして，別紙「図３１９９０年代の経口血糖降下剤による治療－併用療法－」には，インスリン作用増強剤と糖質吸収阻害剤（α－グルコシダーゼ阻害剤）との併用，インスリン作用増強剤とＢＧ剤（ビグアナイド剤）との併用，インスリン作用増強剤とＳＵ剤との併用が記載されている。
ｂ(ａ)本件第１発明について
引用例２には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，α－グルコシダーゼ阻害剤としてアカルボース及びボグリボースの記載，両者の併用投与についての記載があるところ，組合せ医薬が引用例２にいう「併用」に含まれることは，前記(ア)（被告ら）ｂ(ａ)に記載のとおりである。
したがって，本件第１発明は，引用発明２と同一又は実質的に同一である。
(ｂ)本件第２発明１ないし３について
引用例２には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，ビグアナイド剤の記載，両者の併用投与についての記載があるところ，組合せ医薬が引用例２にいう「併用」に含まれることは前記(ａ)と同様である。そして，引用例２には，単に「ビグアナイド剤」との記載しかないが，本件第２発明に係る国内優先権主張日（平成７年６月２０日）当時，ビグアナイド剤としては，フェンホルミン，メトホルミン及びブホルミンが広く知られていたから，引用例２に記載された「ビグアナイド剤」がこれらを意味することは当業者に自明であり，引用例２には，「フェンホルミン，メトホルミンまたはブホルミン」ないし「メトホルミン」の記載があるということができる。
したがって，本件第２発明１ないし３は，引用発明２と同一又は実質的に同一である。
(ｃ)本件第２発明４について
引用例２には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，グリメピリドの記載，両者の併用投与についての記載があるところ，組合せ医薬が引用例２にいう「併用」に含まれることは前記(ａ)と同様である。そして，本件第２発明４の「０．０５～５mg／kg体重」との限定に技術的な意味がないことについては，前記(ア)（被告ら）ｂ(ｃ)に記載のとおりである。
したがって，本件第２発明４は，引用発明２と同一又は実質的に同一である。
（原告）
引用例２には，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを併用することにより，実際に糖尿病治療が行われたことについて一切記載されていないし，その併用について糖尿病治療に係る薬理効果を実際に確認したことの記載もない。
しかも，ピオグリタゾンは，インスリン作用増強剤の例示として記載されているだけで，特にその中からピオグリタゾンを選択し，これに着目し，これとアカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤並びにグリメピリドとの組み合わせにより，併用治療を行うことについての記載や示唆は全くない。
(ウ)争点３－２－３（本件各発明が引用発明３と同一であるか否か）に
ついて
（被告ら）
ａ引用例３には，ピオグリタゾン（ＡＤ４８３３），α－グルコシダーゼ阻害剤であるアカルボース，ボグリボース及びミグリトール，グリメピリド（ＨＯＥ４９０）の効果効用の記載があるほか，これらの併用投与につき，「新たな治療薬の参入によって今後のＮＩＤＤＭの薬物治療の在り方も変わってゆくものと思われる（図３）。」として，別紙「図３将来のＮＩＤＤＭ薬物療法のあり方」が記載されている。
ｂ(ａ)本件第１発明について
引用例３には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，アカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤の記載，両者の併用投与についての記載があるところ，組合せ医薬が引用例３にいう「併用」に含まれることは，前記(ア)（被告ら）ｂ(ａ)に記載のとおりである。したがって，本件第１発明は，引用発明１と同一又は実質的に同一である。
(ｂ)本件第２発明１ないし３について
本件第２発明１ないし３は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤とを組み合わせてなる糖尿病薬に係る発明であり，引用発明３と同一又は実質的に同一である。
(ｃ)本件第２発明４について


引用例３には，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩の記載，グリメピリドの記載，両者の併用投与についての記載があるところ，組合せ医薬が引用例３にいう「併用」に含まれることは前記(ａ)と同様であって，本件第２発明４の「０．０５～５mg／kg体重」との限定に技術的な意味がないことについては，前記(ア)（被告ら）ｂ(ｃ)に記載のとおりである。
したがって，本件第２発明４は，引用発明３と同一又は実質的に同一である。
（原告）
引用例３には，ピオグリタゾンと，アカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤，ビグアナイド剤並びにグリメピリドとを併用することにより，実際に糖尿病治療が行われたことについて一切記載されていないし，その併用について糖尿病治療に係る薬理効果を実際に確認したことの記載もない。しかも，ピオグリタゾンは，インスリン作用増強薬の一つとして記載されているだけで，特にその中からピオグリタゾンに着眼し，これを選択し，これと本件各併用薬との組み合わせにより，併用治療を行うことについての記載や示唆は全くない。
(エ)争点３－２－４（本件特許発明Ｂ－１ないし３が引用発明４と同一であるか否か）について
（被告ら）
ａ引用例４
引用例４には，チアゾリジンジオン類が，既にＳＵ剤やメトホルミンで治療中の患者の併用療法において，インスリン感受性増強剤として有用な役割を果たす可能性が高い旨の記載やそのようなチアゾリジンジオン類のうち，研究が進められているものとしてピオグリタゾンがあることが記載されている。
ｂ引用例４には，ピオグリタゾンとメトホルミンとのＮＩＤＤＭ治療のための併用についての記載があり，本件特許発明Ｂに係る国内優先権主張日当時において，メトホルミンがビグアナイド剤であることは技術常識として知られていた。そして，組合せ医薬が引用例４にいう「併用」に含まれることは，前記(ア)（被告ら）ｂ(ａ)に記載のとおりである。
したがって，本件第２発明１ないし３は，引用発明４と同一又は実質的に同一である。
（原告）
引用例４は，単に，チアゾリジンジオン類がメトホルミン又はＳＵ剤で治療中の患者の併用療法において一定の役割を果たす可能性があると記載しているだけであって，ピオグリタゾン，ビグアナイド剤とを併用することにより，実際に糖尿病治療が行われたことは一切記載されていないし，その併用について糖尿病治療に係る薬理効果を実際に確認したことの記載もない。
しかも，ピオグリタゾンは，インスリン感受性増強剤の例示として記載されているだけで，特にインスリン抵抗性改善剤の中からピオグリタゾンを選択し，これに着目し，これとビグアナイド剤との組み合わせにより併用治療を行うことについての記載や示唆は全くない。(オ)争点３－２－５（本件第２発明４が引用発明５と同一であるか否か）について
（被告ら）
ａ引用例５には，ピオグリタゾン（ＡＤ－４８３３）とＳＵ剤との併用につき，ＳＵ剤（グリベンクラミド又はグリクラジド）を使用中のＮＩＤＤＭにピオグリタゾンを併用し，ＳＵ剤の血中濃度推移への影響，血糖，ＩＲＩの推移について検討したところ，空腹時血糖（ＦＰＧ）は１９４→１７３mg／dlと２１mg／dl低下し，血糖日内変動でも１５～５２mg／dlの低下を認めた旨や，ＳＵ剤とピオグリタゾンの併用投与により，ＳＵ剤の血中濃度に大きな影響及び副作用は認めず，危惧すべき相互作用は見られなかった旨，軽度の血糖改善を認めたが，十分な効果を得るには，より長期の投与が必要と判断された旨が記載されている。
ｂ引用例５には，ピオグリタゾンと，ＳＵ剤であるグリベンクラミドやグリクラジドとを，ＮＩＤＤＭ（インスリン非依存型糖尿病）患者に併用投与した試験についての記載があり，グリベンクラミド等の作用機序はグリメピリドと同じであるから，本件第２発明４は，引用発明５と同一又は実質的に同一である。
（原告）
引用例５には，グリベンクラミド又はグリクラジドを使用中のＮＩＤＤＭ入院患者１０例に，ピオグリタゾンの３０mg／日を７日間投与した臨床試験の結果が記載されているが，ピオグリタゾンとグリメピリドとを併用することにより実際に糖尿病治療が行われたことは一切記載されていないし，その併用について糖尿病治療に係る薬理効果を実際に確認したことの記載もない。
ウ争点３－３（本件各発明が進歩性を有しないか否か）(ア)争点３－３－１（本件各発明は引用発明１，２又は３に基づき当業者が容易に発明することができたか否か）について
（被告ら）
ａ本件各発明の国内優先権主張日当時における技術常識等について当業者の一般的知見として，同じ効果を発現する薬剤の併用ないし組合せについては，作用点の同一のものは相加的に作用し，作用点の異なるものは相乗的に作用することが知られているから，２以上の医薬成分を組み合わせた医薬につき，薬効の増大，副作用の低減といった課題を解決するために複数の医薬成分の組合せを最適化することは，当業者であれば誰もが当然に動機付けられる。


２型糖尿病の治療の基本は血糖値を管理することにあり，また，糖尿病の病態は複雑であるため，経口血糖降下剤を用いる治療にあっては，その作用機序の特性に応じて，患者の病状に適した薬剤を選択することになる。２型糖尿病において，血糖値を管理する手段としては，①糖質が腸管から吸収される速度の抑制，②    糖が肝臓で生産される率の抑制，③インスリンの作用の増強，④    インスリンの分泌の促進等があるが，ピオグリタゾンは③，α－グルコシダーゼ阻害剤は①，ビグアナイド剤は①及び②，ＳＵ剤は④の各手段により血糖値のコントロールを図るものであって，それぞれ作用機序を異にする。作用機序の異なる薬剤を複数併用すれば，それぞれの機序に従った効果が生じ，単独投与の場合よりも効果的な血糖コントロールが期待できるため，２型糖尿病の治療では，薬効増大や副作用低減のために，作用機序の異なる複数の糖尿病治療薬を併用投与することが一般的に試みられていた。具体的には，ＳＵ剤とビグアナイド剤，α－グルコシダーゼ阻害剤とＳＵ剤，ピオグリタゾンと同じくインスリン抵抗性改善剤であるトログリタゾンとＳＵ剤やビグアナイド剤，ピオグリタゾンとＳＵ剤といった各併用療法が行われ，その効果が文献上も確認されていた。とりわけ，２型糖尿病治療薬においては，組合せの対象となり得るような有効な医薬の数は限られ，ピオグリタゾンが新規に開発された時点では，例えばα－グルコシダーゼとしてアカルボース，ボグリボース，ミグリトール，ＳＵ剤としてグリベンクラミド，グリメピリド，ビグアナイド系薬剤としてフェンホルミン，メトホルミン，ブホルミンといった医薬が知られている程度であったから，本件各発明に係る併用，組合せについても，ピオグリタゾンという新たな薬剤の開発に伴い，当業者において，当然に併用等が試行されるべきものに過ぎなかった。そして，作用機序が異なる医薬を併用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，当業者において，併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々に発揮され，少なくともいわゆる相加的効果が得られるであろうことまでは当然に想定するものであった。
そうであるから，当業者には，ピオグリタゾンと本件各併用薬との併用投与を行う強い動機があったといえ，本件各発明に係る構成は，当業者が容易に想到できたものである。
ｂ本件各発明に格別顕著な効果が見られないことについて本件各発明に格別顕著な効果があるというためには，単剤投与の場合よりも当該組合せによる投与の方が効果的な血糖効果作用が得られるというだけでは足りず，他の組合せによっても得られることのできない格別に顕著な効果を得られることが必要であり，このことが明細書に記載されていなければならない。
本件各明細書には，実験例１として，遺伝性肥満糖尿病ウイスター・ファティ・ラットにピオグリタゾンとボグリボースとの併用投与の場合と各々を単独で投与した場合の作用効果の比較実験結果が記載されているに過ぎず，実験例２は，ピオグリタゾンとグリベンクラミドとの併用投与の場合のものであり，そもそもピオグリタゾンとボグリボース以外の本件各併用薬との組合せの場合についての効果については全く記載がなく，実験例１も，薬剤投与時から血液採取時までの時間が記載されていないことなどから，顕著な効果が発生しているとの根拠とはならない。そして，他の刊行物等の記載を考慮しても，本件各発明において，格別顕著な効果があるとは認められず，その効果は当業者が予測可能な範囲のものにとどまっている。
ｃしたがって，仮に，引用例１ないし３に併用についての薬理効果を実際に確認したことの記載や，ピオグリタゾンと本件各併用薬とを組み合わせてなる糖尿病治療薬の記載がないことなどをもって，本件各発明と引用発明１ないし３が相違すると解するにしても，本件各発明は，当業者が引用発明１，２又は３に基づいて容易に想到することができたものであって，格別顕著な効果があるともいえない。
（原告）
ａ本件第１発明について
(ａ)医薬の特性上，現実に使用してみなければ実際の併用効果の有無は分からないし，仮に効果があるにしても，それが相加的か相乗的かを予測することはできない。とりわけ，同じ血糖効果作用を有する薬剤を併用すれば，当該効果が向上する可能性があると同時に，効果が予想以上に増強されて低血糖を招く危険もあるのである。引用例１ないし３は，将来の可能性や期待として，経口糖尿病治療薬の併用を漠然と記載したもので，本件第１発明の構成や効果を何ら具体的に開示するものではなく，被告らの引用例を含めたあらゆる公知文献において，インスリン抵抗性改善剤とα－グルコシダーゼ阻害剤とを実際に組み合わせて使用したとの記載はなく，併用医薬特許の特許性において問題とすべき併用効果については記載も示唆もない。むしろ，国内優先権主張日当時，チアゾリジン系インスリン感受性増強剤については，他の血糖降下剤であるＳＵ剤やメトホルミンとの併用に関して単独投与と差異がないことを報告した論文があったから，ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤との併用による血糖効果作用における優れた効果（相乗的効果）は，当業者が容易に予測することはできなかった。
(ｂ)本件第１発明の構成を採用することにより，ピオグリタゾンと本件各併用薬とをそれぞれ単独で使用する場合に比較して，少量で優れた血糖効果作用（相乗的効果）が得られ，それゆえ副作用を低減し得るという作用効果が達成される。
本件第１明細書の発明の詳細な説明の実験例１には，「遺伝性肥満糖尿病ウイスター・ファティー（Wistarfatty）ラットにおける塩酸ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤との併用効果」として，遺伝性肥満糖尿病ラットに塩酸ピオグリタゾンあるいはα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースをそれぞれ単独あるいは併用して１４日間経口投与し，その結果，血漿グルコース及びヘモグロビンＡ１が併用投与による場合の方が単独投与の場合よりも著しく低下したことが記載されている（段落【００４３】）が，この効果は相乗的なものである。
そして，本件第１特許の審査過程等で原告が提出した実験データにおいても相乗的効果が認められていることや，他の多くの経口糖尿病治療薬との併用が可能なピオグリタゾンは，併用により優れた相乗効果を示すことが実使用でも確認されて商業的に大きな成功を収めていることからしても，本件第１発明に係る医薬が顕著な効果を有することは明らかである。
ｂ本件第２発明について


(ａ)引用例１ないし３や他の公知文献の大半には，本件第２発明の具体的構成の記載はなく，将来の可能性や期待として，経口糖尿病治療薬の併用を漠然と記載したもので，具体的な併用の態様や併用の効果について何ら具体的に開示しない。トログリタゾンとビグアナイド剤やＳＵ剤との併用につき具体的な記載のある文献においても，単に臨床上の併用の有用性が記載されているに過ぎず，本件のような併用医薬特許の特許性において問題とすべき併用効果については記載も示唆もない。むしろ，医薬の特性やチアゾリジン系インスリン感受性増強剤とＳＵ剤やメトホルミンとの併用に関して単独投与と差異がないことを報告した論文が存在したこと，特に本件第２発明４に関しては，ＳＵ剤が膵β細胞からのインスリン分泌を促進することで強い血糖効果作用を発揮する薬剤であり，重大な副作用として低血糖が知られているために，インスリン抵抗性を改善して血糖効果作用を示すピオグリタゾンとＳＵ剤とは，無条件に併用可能なものとは考えられておらず，両者の併用は肥満のリスクを高めることからして通常避けるべき組合せであるといえたことからすると，ピオグリタゾンとビグアナイド剤やグリメピリドとの併用による血糖効果作用における優れた効果（相乗的効果）は，当業者が容易に予測することはできなかった。
(ｂ)本件第２発明は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤又はグリメピリドとを組み合わせることにより，それぞれ単独で使用する場合に比較して，少量で優れた血糖値降下作用が得られ，それゆえ副作用を低減し得るという顕著な効果を有する。
本件第２発明１ないし３については，本件第２特許の審査過程等で原告が提出した実験データにおいても併用投与による場合の方が単独投与の場合よりも血漿グルコース濃度が著しく低下する相乗的効果を示したことが実証されている。また，本件第２発明４については，本件第２明細書の発明の詳細な説明の実験例２に，「遺伝性肥満糖尿病ウイスター・ファティー（Wistarfatty）ラットにおける塩酸ピオグリタゾンとインスリン分泌促進剤との併用効果」として，塩酸ピオグリタゾンと，構造的にも機能的にもグリメピリドと類似するＳＵ剤グリベンクラミドとを用いた遺伝性肥満糖尿病ラットによる経口ブドウ糖負荷試験結果が記載され，併用投与による場合の方が単独投与の場合よりも血漿グルコース濃度が著しく低下したことが記載されている上，本件第２特許の審査過程等で原告が提出した塩酸ピオグリタゾンとグリメピリドとを用いた同様の試験においても血漿グルコース濃度の低下において相乗的効果が認められた。
そして，ピオグリタゾンが商業的に大きな成功を収めていることからしても，本件第２発明に係る医薬が顕著な効果を有することは明らかである。
(イ)争点３－３－２（本件第２発明１ないし３は引用発明４，５又は６に基づき当業者が容易に発明することができたか否か）について
（被告ら）
ａ引用例４にはピオグリタゾンとメトホルミンとのＮＩＤＤＭ治療のための併用の構成が明記され，引用例５及び６には，ピオグリタゾンと他の経口血糖降下剤とのＮＩＤＤＭ治療のための併用やビグアナイド剤と他の経口血糖降下剤とのＮＩＤＤＭ治療のための併用についての記載がある。本件各発明の国内優先権主張日当時における技術常識は，前記(ア   )（被告ら）   ａ記載の   とおりであ   り，特に   ，「Apilotclinicaltrial    ofa    neworal    hypoglycemicagent,    CS-045,inpatientswith    non-insulindependent    diabetesmellitus   」（DiabetesResearchand   ClinicalPracticeVol.１１・１４７～１５３頁。１９９１年刊行。甲９０，乙丙共２－７）には，インスリン感受性増強剤とビグアナイド剤とを実際に併用投与した臨床試験の結果が記載されていた。
そうすると，当業者であれば，引用発明４，５又は６に基づき，本件第２発明１ないし３を容易に構成することができたものである。ｂそして，本件第２明細書に，本件第２発明１ないし３に係る実施例の記載はなく，これらの作用効果を具体的に認識することができるような開示はないから，本件第２発明１ないし３は，引用発明５と比較して顕著な効果を奏するとはいえない。
ｃしたがって，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との組合せが開示されており，本件第２発明１ないし３は，当業者が引用発明４，５又は６に基づき容易に想到することができたものであって，格別顕著な効果があるともいえない。
（原告）
引用例４には，本件第２発明１ないし３の具体的構成の記載はなく，将来の可能性や期待として，経口糖尿病治療薬の併用を漠然と記載したもので，引用例５には，ピオグリタゾンとビグアナイド剤とを併用することにより実際に糖尿病治療が行われたことは一切記載されていないし，引用例６にも単に臨床上の併用の有用性が記載されているに過ぎず，併用医薬特許の特許性において問題とすべき併用効果については記載も示唆もない。そうであるから，本件第２発明１ないし３は，当業者が引用発明４，５又は６に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。
(ウ)争点３－３－３（本件第２発明４は引用発明４，５又は７に基づき当業者が容易に発明することができたか否か）について
（被告ら）
ａ引用例４にはインスリン感受性増強剤とＳＵ剤との組合せの記載があり，引用例５にはピオグリタゾンとＳＵ剤とのＮＩＤＤＭ治療のための併用の記載があり，引用例７には，ピオグリタゾンと同じチアゾリジン薬の一種であるトログリタゾン（ＣＳ－０４５）と，ＳＵ剤との併用につき，ＳＵ剤を投与しても血糖コントロールが不十分であった患者に対し，トログリタゾンを投与することにより，血糖コントロールを改善する効果があり，特に問題となる副作用が存在しないという発明（引用発明７）が記載されている。


ピオグリタゾンとＳＵ剤との組合せにつき記載する引用発明４又は５に，   前記(   ア)（   被告ら   ）ａ記   載の技   術常識   や前記   「A   pilotclinicaltrial    ofa    neworal    hypoglycemicagent,    CS-045,inpatientswithnon-insulin   dependentdiabetesmellitus」   を参照すれば，当業者であれば，本件第２発明４を容易に構成することができた。また，３０mg／日の用量のピオグリタゾンとグリメピリドとのＮＩＤＤＭ治療のための構成につき記載する引用発明３や技術常識を参照することで，糖尿病治療目的で使用可能なピオグリタゾンとＳＵ剤とのＮＩＤＤＭ治療のための併用についての技術的思想を開示する引用発明５から本件第２発明４に係る構成を容易に想到することができた（本件第２発明４におけるピオグリタゾンの用量の限定は単なる設計事項に過ぎない。）。さらに，引用発明７は，ピオグリタゾンと同じ機序を持つトログリタゾンとＳＵ剤との併用につき開示しているから，トログリタゾンを同じチアゾリジン系薬であるピオグリタゾンに代えることは，当業者にとって容易に想到することができたところである。
ｂそして，本件第２明細書には，本件第２発明４の具体的な製造例や薬理効果についての記載はなく，本件第２発明４が公知技術に比して顕著な効果を奏するとはいえない。
ｃしたがって，本件第２発明４は，当業者が引用発明４，５又は７に基づいて容易に想到することができたもので，格別顕著な効果があるともいえない。
（原告）
引用例７の記載内容は，ＣＳ－０４５（トログリタゾン）とＳＵ剤との併用試験が行われたことを示すにとどまり，引用例４，５及び７のいずれにもピオグリタゾンとグリメピリドを併用することにより実際に糖尿病治療が行われたことについての記載はなく，その併用につき糖尿病治療に係る薬理効果を実際に確認したことの記載もないのであって，併用医薬特許の特許性において問題とすべき併用効果は記載も示唆もない。そうであるから，本件第２発明４は，当業者が引用発明４，５又は７に基づいて容易に想到することができたとはいえない。
エ争点３－４（本件各発明において，明確性要件，実施可能要件又はサポート要件を充足しないか否か）について
（被告ら）
(ア)本件各発明について
本件各発明の特許請求の範囲における「組み合わせてなる」との文言が，原告が主張するように，一般的にある物とある物とをまとめることを意味し，その具体的な態様について何らの指定をするものではないというのであれば，本件各発明は，具体的解決方法が示されていないことになり，特許法２条１項にいう「発明」に該当せず，特許・実用新案審査基準の「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず，さらに，出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合」として，本件各発明の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項２号の「特許を受けようとする発明が明確であること」との要件（以下「明確性要件」という。）を充足しないし，また，例えばピオグリタゾンを投与した３か月後に本件各併用薬を投与する場合のように，本件各発明における課題を解決し得ないものも包含することになるから，本件各明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできず，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法３６条４項１号に規定する要件（以下「実施可能要件」という。）を充足しない。
(イ)本件第１発明について
医薬の発明では，医薬用途を裏付ける実施例として，薬理試験結果の記載が求められるが，本件第１明細書には，ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤のうちのボグリボースとの組合せの薬理試験しか記載がなく，アカルボース又はミグリトールとの組合せについては試験をしていない。ボグリボース，アカルボース及びミグリトールは，それぞれ作用する酵素が異なり，本件第１明細書に記載のないアカルボースやミグリトールとピオグリタゾンとの組合せを実施することは，当業者にとって困難であるというべきであるから，本件第１明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を充足しないし，また，本件第１発明の特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載したものということはできず，特許法３６条６項１号に規定する要件（以下「サポート要件」という。）を充足しない。
(ウ)本件第２発明について
本件第２明細書には，ピオグリタゾンとビグアナイド剤やグリメピリドとの組合せについての実施例の記載はなく，その効果は何ら確認されていない。本件第２明細書に，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載が一切ないから，本件第２明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を充足しないし，また，本件第２発明の特許請求の範囲の記載は，サポート要件を充足しない。
（原告）
(ア)本件各発明について
原告は，「組み合わせてなる」の具体的態様について，何らの指定をするものではないといった主張をしていないし，本件各明細書の記載に鑑みれば，ピオグリタゾンを投与して３か月後に本件各併用薬を投与するといった極端な事例にまで本件各発明の権利範囲が及ばないことは明らかであるから，本件各明細書の記載は，明確性要件や実施可能要件を充足している。
(イ)本件第１発明について
アカルボース及びミグリトールは，ボグリボースと同じα－グルコシダーゼ阻害剤であり，構造及び機能が酷似しているから，ボグリボースと同様の併用効果が期待できる。そうであるから，本件第１明細書の記載は，実施可能要件やサポート要件を充足している。
(ウ)本件第２発明について
ａ医薬発明においてサポート要件を充足するかどうかは，明細書の発明の詳細な説明に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載があるか否かのみによって判断されるものではなく，発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲とを対比した上で，出願時の技術常識に照らして，発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
また，医薬発明において実施可能要件を充足するかどうかは，発明の解決課題や解決手段等技術的意義を理解した上で，出願時に当業者が発明を実施できるか否かを一切の事情に照らして判断すべきものであって，やはり薬理データがあるか否かのみによって判断されるものではない。


ｂ本件第２明細書には，ピオグリタゾンという特定のインスリン感受性増強剤に着眼すれば，それと相互補完的な作用機序を有する他の血糖降下剤と組み合わせることにより，併用による効果の増強をし得るという知見が開示されているのであって，これに基づけば，当業者は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用によっても，実施例１と同様に効果の向上と副作用の低減を図ることができるだろうと認識できるから，本件第２発明１に係る本件第２明細書の記載は，サポート要件及び実施可能要件を充足し，本件第２発明２，３は，それぞれビグアナイド剤の種類を限定したものに過ぎないから，本件第２明細書の記載は，同様にサポート要件及び実施可能要件を充足する。ｃまた，本件第２明細書には，グリベンクラミドを用いた実施例２などの記載があり，グリメピリドとグリベンクラミドは，いずれもＳＵ剤であって，構造と機能が類似し，共通の作用効果を発揮することが知られていたので，当業者は，ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用によっても，効果の向上と副作用の低減を図ることができるだろうと認識できるから，本件第２発明４に係る本件第２明細書の記載は，サポート要件及び実施可能要件を充足する。
オ争点３－５（本件各特許につき補正要件違反があるか否か）について
（被告ら）
第３世代ＳＵ剤であるグリメピリドは，第２世代ＳＵ剤であるグリベンクラミドと作用機序が異なるため，両者は区別されている。本件第２明細書においては，各種ＳＵ剤の一つとしてグリメピリドの記載があるのみで，実施例においてピオグリタゾンとグリメピリドとの併用の効果を開示する記載はない。原告は，請求項にグリメピリドを新たに加える補正をしたが，これは，新規事項の追加として特許法１７条の２第３項の規定に違反する。
（原告）
本件第２発明４に係る出願当時の特許請求の範囲には，インスリン感受性増強剤とインスリン分泌促進剤とを「組み合わせてなる医薬」が記載され，当初明細書には，インスリン分泌促進剤の一種としてグリメピリドが記載されていたから，本件第２発明４に係る補正は，新規事項の追加に当たらない。
(4)争点４（原告が差止めを請求することができるか否か）について
（原告）
被告らが被告ら各製剤を製造販売する行為は，本件各特許権を侵害するものとみなされるから，原告は，被告らそれぞれに対し，被告ら各製剤の製造，販売及び販売の申出の差止めを請求することができる。特許法１０１条が定める間接侵害制度は，専用品型（１号，４号）であれ，中用品型（２号，５号）であれ，不特定又は多数の直接侵害者を捕捉することが困難な場合について，それらに原料や部品を供給する特定少数の間接侵害者を捕捉することを通じて，特許権の実効的な保護を図るために設けられたものであるから，特許権者が中用品の製造販売の差止めを求めるに当たって，当該物品の現実の用途を逐一立証する必要はないと解すべきである。また，差止めの対象となる間接侵害物品の用途の不確実性は，中用品型の間接侵害においては常に生じる問題であるが，そのリスクを特許権者側が負わなければならないとすると，特許法が専用品型に加えて中用品型の間接侵害制度を置いた実益が失われることになるから，直接行為者による将来用途が非侵害であることは，執行段階において間接侵害者の側が明らかにすべき事情として扱うべきである。すなわち，まず，特許法１０１条２号の要件を満たす被告ら各製剤について差止請求を認容し，それによる不都合は，被告らが執行段階において請求異議の訴えを提起し，強制執行の不許を求めることにより除去すべきである。
さらに，特許法１００条１項によれば，間接侵害が現在化する前段階での予防請求をすることができるのであるから，被告らが被告ら各製剤を譲渡する相手方である医師や薬剤師が，それを本件各併用剤とともに使用するかどうかが未確定な時点でも，そのおそれがある場合には，予防請求として，被告ら各製剤の生産と譲渡を差し止めることができる。
（被告ら）
差止請求権には，第三者の既存の利益を害するような過剰執行は許されないという内在的制約が存在するのであり，特許法１０１条２号の間接侵害において，対象となる部材等を侵害用途とは無関係の他用途に使用する者の利益を害するような無条件の差止めは許されない。本件においては，供給されたピオグリタゾンのせいぜい３０％程度が本件各併用薬と併用され，それ以外の７０％は単剤で使用されるか本件各併用薬以外の医薬と併用されるというのであり，この場合に事前の一括差止めを認めると，本来パブリックドメインに属するような用途を含めて全てが制限されることになって不当である。将来の具体的な用途が明らかではない段階で，一括差止めを認めることは，上記７０％が適法に使用されるものであることを考えれば，明らかに過剰な差止めである。
なお，全面的な差止請求を認容する確定判決の問題点は，判決に，本来差止めが許容されるべき範囲と許容されない範囲が含まれることにあるが，確定判決についての請求異議の事由は，口頭弁論の終結後に生じたものに限られる（民事執行法３５条２項）から，請求異議の訴えにより上記問題点は解決しない。
(5)争点５（原告が薬価基準収載品目削除願の提出を請求することができるか否か）について
（原告）
被告らが被告ら各製剤について健康保険法に基づく薬価基準への収載が行われた場合，厚生労働省が定める通達上，収載された日から３か月以内に対象医薬品を製造販売して医療機関に対する供給を開始するとともに，以降も継続して供給しなければならない。そうであれば，被告らに対し，被告ら各製剤の製造販売等の差止めを命じたとしても，被告らは，医療機関に対する被告ら各製剤の供給を即座に停止することなく，継続的に供給するおそれが極めて高いのであって，この場合には，原告の被害及び損害は一層拡大し甚大なものとなるから，原告は，被告らに対し，特許法１０１条１項所定の差止請求をするに際し，健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出という公法上の意思表示をすることを請求することができるというべきである。
（被告ら）
特許法１００条２項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは，特許発明の内容，現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし，差止請求権の行使を実効あらしめるものであって，かつ，それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要する。


薬価基準への収載及び薬価基準からの削除は，厚生労働大臣が健康保険法に基づき行うものであるが，薬価基準への収載及び薬価基準からの削除について，製造販売業者からの申請に関する定めはなく，厚生労働大臣は，製造販売業者からの申請の有無にかかわらず，収載又は削除を行うことができるところ，行政上の取扱いとして，厚生労働省医政局長及び保険局長が発した通知により，製造販売業者から薬価基準収載希望書を提出させているが，薬価基準からの削除については行政庁の発する通知すらない。そうであるから，法令上の根拠がなく，行政庁の発する通知による根拠もない薬価基準収載品目削除願の提出を命ずる意味はなく，差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであるとはいえず，薬価基準収載品目削除願の提出は，「侵害の予防に必要な行為」に当たらない。
(6)争点６（原告が廃棄を請求することができるか否か）について
（原告）
被告らは，平成２３年６月以降にそれぞれ被告ら各製剤の製造販売を開始し，極めて多くの数量に上る在庫を保有するものと考えられる。このような被告ら各製剤を廃棄することが，被告らによる本件各特許権の侵害の予防に必要な行為であることは明らかであるから，原告は，特許法１０１条２項に基づき，被告らそれぞれに対し，被告ら各製剤の廃棄を請求することができる。
（被告ら）
特許法１０１条２号の間接侵害において，製造者が管理する部材等については，他用途に使用することができるものであるから，その廃棄を命ずることは，過剰な廃棄を命ずるものとして許されない。
(7)争点７（損害額）について
（原告）
原告は，本件を解決するために専門家である弁護士に委任して，被告らに対し訴訟を提起せざるを得なかったところ，本件における差止等請求の経済的利益及び本件が特許事件という困難な事件であること等を考慮すると，上記委任事務に係る委任報酬等は，少なくとも各被告らにつきそれぞれ５００万円を下回ることはない。これらの費用の出捐は，被告らの本件各特許権侵害に係る不法行為と相当因果関係のある損害に当たる。また，被告らが被告ら各製剤を販売したことによって，平成２４年４月に原告の製剤の薬価が引き下げられて，その売上高が減少し，これにより，原告が受けた損害は少なくとも１億８０００万円を下らない。
（被告ら）
争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告らが被告ら各製剤を製造販売等することが本件各特許権を侵害するか否か）について
(1)争点１－１（被告らが医療関係者や患者の行為を利用，支配して本件各発明を実施しているといえるか否か）について
被告らは，被告ら各製剤を製造販売しているが，さらに進んで，これと本件各併用薬とを組み合わせてなる医薬を生産等したことを認めるに足りる証拠はない。
原告は，被告らが，自由意思によらずに本件各発明を実施する医師，薬剤師，患者の行為を道具として利用し，これを支配することによって，本件各発明の実施を招来せしめているのであり，被告らは，被告ら各製剤を製造販売することにより，医師，薬剤師，患者をして本件各発明を実施していると規範的に評価することができると主張する。
しかしながら，医師がピオグリタゾン製剤や本件各併用薬などの薬剤をどのように使用するかについては，その裁量によって決するものであり，また，薬剤師がピオグリタゾン製剤や本件各併用薬などの薬剤をどのように調剤するかについては，医師の処方せんによらなければならないものであるし，さらに，患者が被告ら各製剤と本件各併用薬とを服用するのは，医師や薬剤師の指示や指導に従って行うに過ぎないから，これらをもって，被告らが医師，薬剤師，患者の行為を道具として利用したとか，これを支配したということはできない。
原告の上記主張は，到底採用することができない。
(2)争点１－２（被告らが医療関係者を教唆して本件各発明を実施しているといえるか否か）について
教唆をする者は，自らが発明を実施するわけではないし，前記(1)に判示したところに照らせば，被告らが，医師や薬剤師等の医療関係者を教唆したということもできない。
(3)したがって，被告らが被告ら各製剤を製造販売等することは，本件各特許権を侵害しない。
２争点２（被告らが被告ら各製剤を製造販売等することが特許法１０１条２号に掲げる行為に該当するか否か）について
(1)特許法１０１条２号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念で，発明の構成要素以外にも，物の生産に用いられる道具，原料なども含まれ得るが，発明の構成要素であっても，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは，これに当たらない。すなわち，それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるようなもの，言い換えれば，従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものが，これに該当すると解するのが相当である。そうであるから，特許請求の範囲に記載された部材，成分等であっても，課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは，「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。(2)証拠（甲５，７の１・２）によれば，本件各明細書の発明の詳細な説明には，次の記載があることが認められる。
ア発明の属する技術分野
「本発明は，インスリン感受性増強剤とそれ以外の作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬とを組み合わせてなる医薬に関する。」（【０００１】）
イ従来の技術


「近年，糖尿病の病態の解明が進み，それに対応する薬物の開発が進められた結果，次々と新しい作用機序をもった薬物が臨床の場に登場してきた。なかでも，インスリン感受性増強剤は，インスリン作用が障害を受けている受容体の機能を正常化する作用，すなわち，インスリン抵抗性解除剤とも言われるもので，脚光を浴びつつある。このインスリン感受性増強剤としては，ピオグリタゾンに代表される優れたインスリン感受性増強剤が開発されている〔…〕。ピオグリタゾンは，障害を受けているインスリン受容体の機能を元に戻すことによって，糖輸送担体の細胞内局在性を正常化したり，グルコキナーゼ等の糖代謝の中心となる酵素系あるいはリポ蛋白リパーゼ等の脂質代謝関連酵素系を正常化する。その結果，インスリン抵抗性は解除され，耐糖能が改善されるのみならず，中性脂肪や遊離脂肪酸も低下する。このピオグリタゾンの作用は比較的緩徐であり，長期投与においても殆ど副作用がなく，肥満を伴うインスリン抵抗性の強いと思われる患者には極めて有効である。また，インスリン感受性増強剤であるＣＳ－０４５，チアゾリジン誘導体または置換チアゾリジン誘導体とインスリンとを併用した報告がある（…）。しかしながら，本発明の特定の組み合わせを有する医薬については知られていない。」（【０００２】）
ウ発明が解決しようとする課題
「糖尿病は慢性の病気であり，かつその病態は複雑で，糖代謝異常と同時に脂質代謝異常や循環器系異常を伴う。その結果，病状は多種の合併症を伴って進行してゆく場合が多い。従って，個々の患者のそのときの症状に最も適した薬剤を選択する必要があるが，個々の薬剤の単独での使用においては，症状によっては充分な効果が得られない場合もあり，また投与量の増大や投与の長期化による副作用の発現など種々の問題があり，臨床の場ではその選択が困難な場合が多い。」（【０００３】）
エ課題を解決するための手段
「本発明者らは上記した状況に鑑み，薬物の長期投与においても副作用が少なく，且つ多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬について鋭意研究を重ねた結果，インスリン感受性増強剤を必須の成分とし，さらにそれ以外の作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬を組み合わせることでその目的が達成されることを見いだし，本発明を完成した。」（【０００４】）
「本発明に用いられるインスリン感受性増強剤は，障害を受けているインスリン受容体機能を元に戻し，インスリン抵抗性を解除し，その結果インスリンの感受性を増強する薬剤の総称であって，その具体例としては，例えば前記した一般式（Ⅰ）で表される化合物またはその薬理学的に許容しうる塩が挙げられる。」（【０００５】）
「一般式（Ⅰ）で示される化合物の好適な例としては，例えば…（一般名：ピオグリタゾン）…などが挙げられる。一般式（Ⅰ）で示される化合物は，特に好ましくはピオグリタゾンである。」（【００２５】）「一般式（Ⅱ）で示される化合物は，好ましくは一般式（Ⅲ）で示される化合物…であり，さらに好ましくはピオグリタゾンである。」（【００２６】）
「…前記した一般式（Ⅲ）で示される化合物の薬理学的に許容し得る塩は，好ましくは無機酸との塩であり，さらに好ましくは塩酸との塩である。特にピオグリタゾンは塩酸塩として用いることが好ましい。」（【００２７】）
「本発明において，前述のインスリン感受性増強剤と組み合わせて用いられる薬剤としては，α－グルコシダーゼ阻害剤，…ビグアナイド剤…が挙げられる。α－グルコシダーゼ阻害剤は，アミラーゼ，マルターゼ，α－デキストリナーゼ，スクラーゼなどの消化酵素を阻害して，澱粉や蔗糖の消化を遅延させる作用を有する薬剤である。該α－グルコシダーゼ阻害剤の具体例としては，例えばアカルボース，Ｎ－（１，３－ジヒドロキシ－２－プロピル）バリオールアミン（一般名：ボグリボース），およびミグリトールなどが挙げられ，なかでもボグリボースが好ましい。…ビグアナイド剤は，嫌気性解糖促進作用，抹消でのインスリン作用増強，腸管からのグルコース吸収抑制，肝糖新生の抑制，脂肪酸酸化阻害などの作用を有する薬剤である。該ビグアナイド剤の具体例としては，例えばフェンホルミン   ，メト   ホルミ   ン，ブ   ホルミ   ンなど   が挙げ   られる   。」（   【００   ３０】）
「本発明において，一般式（Ⅱ）で示される化合物またはその薬理学的に許容し得る塩と組み合わせて用いられる薬剤としては，インスリン分泌促進剤および／またはインスリン製剤が挙げられる。インスリン分泌促進剤は，膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有する薬剤である。該インスリン分泌促進剤としては，例えばスルフォニル尿素剤（ＳＵ剤）が挙げられる。該スルフォニル尿素剤（ＳＵ剤）は，細胞膜のＳＵ剤受容体を介してインスリン分泌シグナルを伝達し，膵β細胞からのインスリン分泌を促進する薬剤である。ＳＵ剤の具体例としては，例えば…グリベンクラミド（グリブリド）…グリメピリド（Ｈｏｅ４９０）等が挙げられる。
…」（【００３３】）
「本発明において，特に一般式（Ⅱ）で示される化合物またはその薬理学的に許容しうる塩とインスリン分泌促進剤とを組み合わせてなる医薬が好ましい。ここにおいて，一般式（Ⅱ）で示される化合物またはその薬理学的に許容しうる塩は，特に好ましくはピオグリタゾンであり，インスリン分泌促進剤は，特に好ましくはグリベンクラミドである。」（【００３４】）