また，本件においては，審決の理由に対して出願人が意見を述べる機会が奪われたなどといった特段の事情は存在しない。すなわち，拒絶査定の理由においても審決の理由においても，引用例の【発明を実施するための最良の形態】の欄の記載に基づいて引用発明を認定している。また，審決において認定した引用発明の末尾の記載は「ナノファイバー不織布」であり形式的には拒絶査定の理由において言及された「被覆体」とは異なるとしても，審決において認定した引用発明は「マスクに用いるナノファイバー不織布」であり，単なる「ナノファイバー不織布」のみではない。引用例の【発明を実施するための最良の形態】の欄には，ナノファイバー不織布をマイクロファイバー不織布又は繊布層に積層し，装着用部材を配設したマスクしか記載されていないのであるから，審決の理由において認定した「マスクに用いるナノファイバー不織布」は，マイクロファイバー不織布又は繊布層に積層され被覆体とされることが予定されているものであり，この構成が容易推考の出発点となる点において，審決の理由と拒絶査定の理由は相違しない。
２取消事由２に対し
(1)周知技術の認定について
ア甲２につき
甲２が周知例として適切であることは，段落【００２３】，【００４３】，【００５７】の記載からみても明らかである。
また，「除菌・抗菌作用を有するシートは，その作用効果から，フィルター部材として用いられるとともに，拭き取り部材としても利用可能である」ことが本件出願時点において極めて周知であることは，例えば，特開２００８－２７４５１２号公報（乙１）の段落【００４７】，特表２００７－５１６３５８号公報（乙２）の段落【００４０】，特開２００４－１０００８３号公報（乙３）の段落【００３８】の記載からも明らかである。
イ機能の共通
引用発明のフィルター（ナノファイバー不織布）は細菌，ウイルス，真菌等を捕集するものである（引用例の段落【０００９】，【００２０】及び【００２１】）から，引用発明のフィルターと拭き取り部材とは，細孔に菌等を取り込む点においてその機能が共通している。
(2)容易想到性について
ア引用例の段落【００２０】，【００２１】の記載を参照すれば，引用発明における「汚染源」は細菌，ウイルス，真菌等を意味するから，引用発明が，除菌・抗菌作用を有していることは明らかである。したがって，審決において，引用発明のシート（ナノファイバー不織布）を清拭シートとして用いることに，格別の技術的困難性がないとしたことに誤りはない。
イ審決は，引用発明に周知技術を適用することにより，相違点にかかる構成を採用することは当業者が容易になしうる事項であると判断したものである。すなわち，引用発明は「マスクに用いるナノファイバー不織布」であるから，(ｱ）装着用部材を有し，(ｲ)マイクロファイバー不織布又は繊布層に積層され，(ｳ)鼻口を覆うに適した大きさ及び形状を具えるものであるが，審決は，これら構成を清拭シートに適した構成に変更することが容易であると判断したのであり，そこに，格別の技術的困難性も阻害要因もないことは明らかである。したがって，審決が事後的な分析に基づくという原告の主張には，理由がない。
ウ引用例の段落【００２１】の記載を参照すれば，引用発明のナノファイバー不織布の細孔径は，汚染源の捕集についても考慮したものと理解でき，また，引用例の段落【００２０】の記載を参照すれば，汚染源とは，細菌，ウイルス，真菌等のことである。
(3)阻害要因について
引用発明の「ナノファイバー不織布」と本願発明の「清拭シート」において，シート自体の特定構成には差異はない。そして，本願発明において菌等の汚染物質をぬぐい取ることができるのは，シート自体の特定構成に由来するものである。してみると，本願発明と同一の発明特定事項を有する引用発明の「ナノファイバー不織布」においても同様に，菌等の汚染物質をぬぐい取ることができることは明らかである。
また，引用発明のナノファイバー不織布の撥水性が高かったとしても乾式の清拭シートであれば撥水性は問題とならないから，それもって阻害要因とすることはできない。
なお，本願明細書の段落【００２９】に開示された製造手順の一例による本願発明の母材はフッ素樹脂であるから，親水性のない乾式の清拭シートと考えるのが自然である。
したがって，引用発明の「マスクに用いるナノファイバー不織布」を清拭シートとして用いることに阻害要因があるとする原告の主張は理由がない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（手続違背）について
本件拒絶査定の理由とされた平成２１年９月２９日付け拒絶理由通知書（甲６）の理由３の備考欄には，「・・・引用文献１（判決注：審決での引用例）に記載の被覆体を清拭シートに用いることは，当業者が容易に想到し得たものである。」との記載があることからすると，拒絶査定は引用発明として，「マイクロファイバー不織布又は織布とナノファイバー不織布又は織布とを含む被覆体」を認定していると解される。一方，審決は「マスクに用いるナノファイバー不織布」と引用発明と認定しており，両者は「被覆体」か，その構成部分である「ナノファイバー不織布」かという点で差異があると認められる。
しかし，審決と拒絶査定における適用条文及び引用例はいずれも同一である。また，審決が認定した引用発明は「マスクに用いるナノファイバー不織布」であるから「被覆体」となることが予定されているものである上，上記拒絶理由通知書の理由３の備考欄に「本願発明と引用文献１に記載された発明（中略）を比較すると，本願発明において，抗菌又は除菌用シートが，清拭シートであるのに対し，引用文献１に記載された発明においては，上記構成を有しない点で相違する。」，「しかしながら，抗菌又は除菌用シートの用途として清拭シートは周知であって（中略），引用文献１に記載の被覆体を清拭シートに用いることは，当業者が容易に想到し得たものである。」との記載があることに照らすと，審決が認定した引用例と本願発明との相違点及び容易想到性判断の理由は拒絶査定と同一であると認められる。そうすると，審決における拒絶理由は，拒絶査定における理由と実質的に異なるものではないというべきであり，原告の主張する取消事由１は理由がない。
２取消事由２（進歩性判断の誤り）について
(1)    本願発明


本願明細書（甲３）によれば，本願発明は，お手拭き・ＯＡ製品用クリーナー等の清拭シートに関するものであって，従来技術である薬液含浸タイプの抗菌／除菌シートに用いられる薬剤には人体に対する刺激性の強いものも多く，皮膚の弱い人が使用するとかぶれてしまったり，ウイルスがその薬剤に対し耐性を獲得すると効果がなくなってしまうこと，食品に直接触れる形態で使用される場合，長時間使用すると，人体への影響の心配や食品の変色や風味を損ねるといった問題があったことから，皮膚の弱い人も問題なく使用でき，人体や食品への影響のない抗菌及び／又は除菌用材料が求められていたところ，本願発明者は，ナノオーダー（具体的には１０００ｎｍ以下）の孔径を有する凹部（ナノポア）を表面に有する材料は，優れた抗菌及び／又は除菌効果を有することを見出し（これは，ナノポアの中には細菌やウイルス等が取り込まれやすく，また，一旦取り込まれた細菌，ウイルスは，その繁殖が抑制されるためと推測される。），ナノポーラス表面（ナノポアの存在する表面）を有する材料を抗菌及び／又は除菌用途に使用することを想到したものであることが認められる。
(2)    引用発明
引用例(甲１)によれば，引用例に記載された発明は，ナノファイバー不織布を含むマスクに関するものであって，従来のマスクや防護服の構成素材としての不織布は，ウイルスを強固に吸着して不活性化することができず，ウイルスがマスクを通過する可能性があったり，ウイルス捕集能を高めるために不織布層を厚くすると通気性が悪く長時間使用時に蒸れやすいといった問題点があったため，ウイルスや細菌等を効率的に遮断できるとともに，捕集したウイルスや細菌等を不活性化・死滅しうるマスクを提供することを目的とするものであるところ，無機多孔質物質を含むマイクロファイバー不織布又は織布層とナノファイバー不織布層とを積層してなる生地が，細菌やウイルス等の吸着・捕集能に優れるとともに，吸着した細菌やウイルス等を効率的に死滅又は不活性化でき，かつ，大気圧下で水蒸気は通過させるが，液体を透過させないため，マスク用の生地として好適であることを見出して完成させたものであり，マイクロファイバー不織布又は織布層で，空気中の細菌，ウイルス，真菌等を吸着し，これらを死滅・不活性化させる効果と，ナノファイバー不織布層で空気中からこれらウイルス等を捕集・除去する効果とを併せ持つことが認められる。そして，引用例には，上記マスクに用いられるナノファイバー不織布として，審決が認定した引用発明（平均繊維径が，１ｎｍ以上１０００ｎｍ未満である繊維で構成された，最小細孔径が０．１μｍ以下，最大細孔径が０．１μｍ超１μｍ以下である，微細な凹凸を有している，マスクに用いるナノファイバー不織布）が開示されていることが認められる。
(3)    周知技術
ア特開２００８－１５６７８８号公報(甲２)の段落【０００１】，【００２３】，【００４３】，【００５７】には，アルギン酸繊維にキトサンをコーティングした繊維及びその繊維を主材とする繊維製品に関し，アルギン酸繊維が有する重金属吸着という特質を生かしながらキトサンの抗菌・防臭・防黴・重金属吸着効果を付加させることができる繊維（不織布）を，空気清浄機などのフィルターとして用いることができるとともに，ウェットティッシュ，雑巾等の拭き取り部材としても利用可能であることが記載されている。
イ特開２００８－２７４５１２号公報（乙１）の段落【０００１】，【００１２】，【００４７】には，抗菌性ナノファイバー（それ自体抗菌能を有し，抗菌剤を添加しなくても抗菌性を発現し得るナノファイバー）を，マスクやフィルターとしてのみならず，払拭シート，雑巾，ワイパとしても用いることができることが記載されている。
ウ特開２００７－５１６３５８号公報（乙２）の段落【０００１】，【００４０】には，キトサン及びキトサン－金属錯体を利用した抗菌性ポリエステル含有物品を医療用衣服（マスク，手袋等）やダストクロス，家庭用クリーニングワイプに用いることができることが記載されている。
エ特開２００４－１０００８３号公報（乙３）の段落【０００１】，【００３８】には，ハーブの薬理活性成分が有する薬理活性を享受することができる布帛をワイピングクロス（めがねふき等）やマスクに用いることができることが記載されている。
オ上記ア～エによれば，抗菌性や薬理活性成分を有する繊維が，マスクや空気清浄機等のフィルターなどのフィルター部材，及びウェットティッシュ，払拭シート，ダストクロス，ワイピングクロス等の拭き取り部材のどちらにも利用可能であることは周知の技術であると認められ，このことは，乙１のようなナノファイバーにおいても特段異なるものではないと認めることができる。カなお，原告は，乙１の段落【００４７】，乙２の段落【００４０】，乙３段落【００３８】は，いずれも繊維等一般が利用されうる製品を列挙しているにすぎないなどと主張するが，上記各記載が乙１～３に記載された技術的事項が適用可能なものを摘示していることは明らかであり，繊維等一般が利用されうる製品を列挙したにすぎないとの原告主張は採用することができない。
(4)    容易想到性の判断
引用例の段落【００２０】，【００２１】によれば，引用発明であるマスクに用いられるナノファイバー不織布が捕集すべき汚染源は，細菌，ウイルス，真菌，粉塵などであるから，上記ナノファイバー不織布は細菌・ウイルス等の捕集・除去性抗菌性を有すると認めることができるところ，上記のとおり，抗菌性や薬理活性成分を有する繊維が，マスクや空気清浄機等のフィルターなどのフィルター部材，及びウェットティッシュ，払拭シート，ダストクロス，ワイピングクロス等の拭き取り部材のどちらにも利用可能であることは周知の技術であると認められ，このことは，乙１のようなナノファイバーにおいても特段異なるものではないと認められるから，引用発明におけるナノファイバー不織布の捕集・除去性に着目して，当該ナノファイバー不織布を，汚染源を拭き取るための捕集・除去性が必要とされる清拭シートとして用いることに格別の技術的困難性はなく，単なる転用にすぎないというべきである。したがって，引用発明に上記周知技術を適用することにより相違点に係る構成を採用することは当業者が容易になし得る事項であるとした審決の判断に誤りはない。


平成２５年（あ）第７２５号詐欺被告事件
平成２６年３月２８日第二小法廷決定
主          文
本件上告を棄却する。
理          由
弁護人黒岩千晶，同金岡繁裕の上告趣意は，憲法違反，判例違反をいうが，実質は事実誤認，単なる法令違反の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。
所論に鑑み，本件ゴルフ場の施設利用に関する詐欺罪（以下「本件」という。）の成否について検討する。
１原判決及びその是認する第１審判決の認定並びに記録によれば，本件の事実関係は次のとおりである。
(1)本件は，暴力団員である被告人が，本件ゴルフ倶楽部の会員であるＡと共謀の上，平成２２年１０月１３日，長野県内のゴルフ倶楽部において，同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにもかかわらず，真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し，Ａにおいて，同倶楽部従業員に対し，「○○○○」等と記載した組合せ表を提出し，被告人の署名簿への代署を依頼するなどして，被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み，同倶楽部従業員をして，被告人が暴力団員ではないと誤信させ，よって，被告人と同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上，被告人において同倶楽部の施設を利用し，もって，人を欺いて財産上不法の利益を得た，という事案である。(2)本件ゴルフ倶楽部では，暴力団員及びこれと交友関係のある者の入会を認めておらず，入会の際には「暴力団または暴力団員との交友関係がありますか」という項目を含むアンケートへの回答を求めるとともに，「私は，暴力団等とは一切関係ありません。また，暴力団関係者等を同伴・紹介して貴倶楽部に迷惑をお掛けするようなことはいたしません」と記載された誓約書に署名押印させた上，提出させていた。ゴルフ場利用約款でも，暴力団員の入場及び施設利用を禁止していた。共犯者のＡは，平成２１年６月頃，本件ゴルフ倶楽部の入会審査を申請した際，上記アンケートの項目に対し，「ない」と回答した上，上記誓約書に署名押印して提出し，同倶楽部の会員となった。
(3)被告人は，暴力団員であり，長野県内のゴルフ場では暴力団関係者の施設利用に厳しい姿勢を示しており，施設利用を拒絶される可能性があることを認識していたが，Ａから誘われ，本件当日，その同伴者として，本件ゴルフ倶楽部を訪れた。
本件ゴルフ倶楽部のゴルフ場利用約款では，他のゴルフ場と同様，利用客は，会員，ビジターを問わず，フロントにおいて，「ご署名簿」に自署して施設利用を申し込むこととされていた。しかし，Ａは，施設利用の申込みに際し，被告人が暴力団員であることが発覚するのを恐れ，その事実を申告せず，フロントにおいて，自分については，「ご署名簿（メンバー）」に自ら署名しながら，被告人ら同伴者５名については，事前予約の際に本件ゴルフ倶楽部で用意していた「予約承り書」の「組合せ表」欄に，「△△」「○○○○」「××○○××」などと氏又は名を交錯させるなどして乱雑に書き込んだ上，これを同倶楽部従業員に渡して「ご署名簿」への代署を依頼するという異例な方法をとり，被告人がフロントに赴き署名をしないで済むようにし，被告人分の施設利用を申し込み，会員の同伴者である以上暴力団関係者は含まれていないと信じた同倶楽部従業員をして施設利用を許諾させた。なお，Ａは，申込みの際，同倶楽部従業員から同伴者に暴力団関係者がいないか改めて確認されたことはなく，自ら同伴者に暴力団関係者はいない旨虚偽の申出をしたこともなかった。
他方，被告人は，妻と共に本件ゴルフ倶楽部に到着後，クラブハウスに寄らず，車をゴルフ場内の練習場の近くに停めさせ，直接練習場に行って練習を始め，妻から「エントリーせんでええの。どこでするの」と尋ねられても，そのまま放置し，Ａに施設利用の申込みを任せていた。その後，結局フロントに立ち寄ることなく，クラブハウスを通過し，プレーを開始した。なお，被告人の施設利用料金等は，翌日，Ａがクレジットカードで精算している。
(4)ゴルフ場が暴力団関係者の施設利用を拒絶するのは，利用客の中に暴力団関係者が混在することにより，一般利用客が畏怖するなどして安全，快適なプレー環境が確保できなくなり，利用客の減少につながることや，ゴルフ倶楽部としての信用，格付け等が損なわれることを未然に防止する意図によるものであって，ゴルフ倶楽部の経営上の観点からとられている措置である。本件ゴルフ倶楽部においては，ゴルフ場利用約款で暴力団員の入場及び施設利用を禁止する旨規定し，入会審査に当たり上記のとおり暴力団関係者を同伴，紹介しない旨誓約させるなどの方策を講じていたほか，長野県防犯協議会事務局から提供される他の加盟ゴルフ場による暴力団排除情報をデータベース化した上，予約時又は受付時に利用客の氏名がそのデータベースに登録されていないか確認するなどして暴力団関係者の利用を未然に防いでいたところ，本件においても，被告人が暴力団員であることが分かれば，その施設利用に応じることはなかった。２以上のような事実関係からすれば，入会の際に暴力団関係者の同伴，紹介をしない旨誓約していた本件ゴルフ倶楽部の会員であるＡが同伴者の施設利用を申し込むこと自体，その同伴者が暴力団関係者でないことを保証する旨の意思を表している上，利用客が暴力団関係者かどうかは，本件ゴルフ倶楽部の従業員において施設利用の許否の判断の基礎となる重要な事項であるから，同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに施設利用を申し込む行為は，その同伴者が暴力団関係者でないことを従業員に誤信させようとするものであり，詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず，これによって施設利用契約を成立させ，Ａと意を通じた被告人において施設利用をした行為が刑法２４６条２項の詐欺罪を構成することは明らかである。被告人に詐欺罪の共謀共同正犯が成立するとした原判断は，結論において正当である。
よって，刑訴法４１４条，３８６条１項３号により，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官小貫芳信の意見がある。裁判官小貫芳信の意見は，次のとおりである。


平成２５年１０月１８日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２４年（ワ）第１１９３０号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２５年９月４日
判                  決
東京都港区＜以下略＞
原                    告          有限会   社ギル   ビー同訴訟   代理人   弁護士                                    雪丸真   吾同                                亀井弘   泰
東京都目黒区＜以下略＞
被                   告                                  株式会   社ハイ   ・スポ   ーツ社同訴訟   代理人   弁護士                                    島田康   男同訴訟   復代理   人弁護   士                               石        川順道同                                増田智   史
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１主位的請求
(1)被告は，別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品を販売し，販売のために展示し，または同商品に関する広告に同標章を付してはならない。
(2)被告は，原告に対し，４０１３万６８００円及びこれに対する平成２４年５月１６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
(3)上記(2)について仮執行宣言
２予備的請求
(1)被告は，別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品を輸入し，販売し，販売のために展示し，または同商品に関する広告に同標章を付してはならない。
(2)被告は，別紙被告標章目録を付した別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。(3)被告は，原告に対し，１８２万８４８５円及びこれに対する平成２４年５月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(4)上記(3)について仮執行宣言
第２事案の概要
１前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。）(1)原告は，ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり，被告は，各種スポーツ用器具，部品類の販売等を業とする株式会社である。(2)原告と被告は，遅くとも昭和６０年代には，原告が調達して準備した缶に原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー５１」（以下「テゴー５１」という。）を配合した靴用の除菌消臭剤（以下「原告消臭剤」という。）を充填して被告に販売し，被告においてボウリング場に小売販売する形態での取引を継続してきた（以下「本件取引」という。）。
(3)本件取引においては，原告が缶を調達する際に，缶のデザインについては，被告の了解のもと，原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一つである北海製罐株式会社（以下「北海製罐」という。）作成の昭和６２年１１月２７日付け「校正刷」と題する書面（甲１の１。以下「本件第１校正刷り」という。）の品名の部分には，「ハイスポーツ５５５ＡＥ４２０Ｙ」との記載がある。缶のデザイン部分（甲１の１〔２枚目〕）には，欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した記載と，「Ｎｏ．５５５」，被告の会社名等が記載され，「用途」の部分には，「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と記載されている。
(4)また，本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである，北海製罐作成の１９９５年（平成７年）１０月２６日付け「校正刷」と題する書面（甲１の２。以下「本件第２校正刷り」という。）の１枚目の品名の部分には，「ハイ・スポーツ５５５ＡＥ４２０ＹＮ」との記載がある。また，同校正刷りの２枚目には，その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり，その下段には缶表面のデザイン案が掲げられており，同デザイン案には，表面に相当する部分に，欧文字「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」，「Ｎｏ．５５５」，被告の会社名等が記載され，裏面に相当する部分の「名称」欄には，「シューフレッシュＮｏ．５５５除菌用」と記載されている。
(5)原告と被告との本件取引については，平成１０年ころまでには，被告への製品の納入価格を巡って原被告間で対立が生じるようになったため，平成１０年１０月１０日に納入された品を最後に平成１０年１０月２９日の代金支払をもって終了し，被告は本件取引にかかる当時の在庫商品すべてを買い取った。
(6)本件第２校正刷り（甲１の２）の２枚目には，上段の項目・指示事項欄の右側余白部分に，下記の内容の手書きの記載（以下「本件手書き部分」という。）があり，その下に被告代表者の記名印が押されている。記
「注告
今後他社で製造する場合当社使用（名称，用途，説明文）使用出来ません。
無断使用の場合使用料其の他を請求する
１０／３０Ａ氏下見てＯＫ〔判決注：又は「下見でＯＫ」〕」(7)被告は，原告との取引終了に当たり，ロイド株式会社（以下「ロイド」という。）に製造を委託して製品の納入を受け，「Ａ－５３０」の品番で，品名を「シュークリーンスプレー」とする靴用の除菌消臭剤を販売することとし，平成１０年９月１４日には，同社に対し５０００本を発注し，販売を開始した。〔乙７の３〕
(8)その後，被告は，平成１５年１０月ころからは，株式会社抗菌テクノ（以下「抗菌テクノ」という。）との間で，靴用の除菌消臭スプレーである別紙被告商品目録記載の商品（以下「被告商品」という。）の納入を受け，被告が販売する取引を開始した。被告商品には，別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）が付されている。
なお，抗菌テクノは，その後抗菌マイスター有限会社（以下「抗菌マイスター」という。）に社名等を変更した。
(9)原告代表者は，平成２３年２月１４日，下記の商標につき商標登録出願を行い，同年７月２９日，登録第５４２８６６７号として商標登録を受けた（以下，「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）。記
登録商標：
指定商品：第５類消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，ばんそうこう，包帯，医療用腕環，はえ
取り紙，防虫紙，乳糖


なお，本件商標の商標公報には，「【称呼（参考情報）】」として，「シュクリーン，シュ」と記載されている。〔甲７〕
(10)原告は，平成２４年４月２４日，本件訴えを提起した。〔顕著な事実〕(11)被告は，現在も被告商品を販売している。
２本件は，原告が，被告に対し，主位的に，平成１０年１０月３０日，本件取引の終了に当たり，原告と被告との間で，原告は，被告に対して，それまで原告消臭剤を充填した商品に付していた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシュ」を，以後，別の商品に使用しないよう約束させ，被告もこれに合意した（以下「本件合意」という。）にもかかわらず，被告が「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」及び「シュークリーン」の標章を付した靴用の除菌消臭剤（被告商品）を販売しているのは，本件合意に反すると主張して，本件合意の履行請求及び債務不履行に基づく損害賠償として，(1)被告標章を付した被告商品の販売等の差止め，(2)本件合意において賠償額の予定がされたとして，これに基づく平成１０年１１月１日から平成２４年２月２９日までの損害金３８１３万６８００円及び弁護士費用２００万円の合計４０１３万６８００円並びにこれに対する平成２４年５月１６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を，予備的に，被告が被告標章を付した被告商品を販売等する行為は，本件商標権を侵害するとして，(1)被告標章を付した被告商品の輸入，販売等の差止め，(2)被告標章を付した被告商品の廃棄，(3)平成２３年８月１日から平成２４年２月２９日までの使用料相当額の損害賠償として１６６万８４８５円及び弁護士費用１６万円の合計１８２万８４８５円並びにこれに対する平成２４年５月１６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
３争点
(1)主位的請求につき
ア本件合意の存否
イ賠償額の予定の有無及びその額
ウ消滅時効の成否（仮定的抗弁）
(ｱ)商事消滅時効
(ｲ)民事消滅時効
エ信義則違反に基づく権利の失効の成否（仮定的抗弁）
(2)予備的請求につき
ア本件商標と被告標章との類否
イ商標法２６条１項２号の適用の可否
ウ本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか(ｱ)商標法３条１項３号及び４６条１項１号適用の可否(ｲ)商標法４条１項１６号及び４６条１項１号適用の可否
エ権利濫用の成否
オ損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（本件合意の存否）について
〔原告の主張〕
(1)被告は，昭和６０年代から，原告から原告消臭剤を充填した靴用の缶入り除菌消臭剤を購入し，ボウリング場等に小売するなどしてきた。原告消臭剤を充填した商品の商品名については，原告が各取引先と協議して決めていたところ，被告に卸す商品については「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ（シュークリーン）」「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ（シューフレッシュ）」などとしこれらの商品名の入った缶を原告において用意し，内容物として原告消臭剤を充填して被告に卸売するという取引を継続してきた。
ところが，平成１０年ころまでに，被告は原告に対して，商品の卸売価格を安くするよう求めるようになった。当時の原告からの卸売単価は，少なくとも１本２５０円（小売単価は３８０円から４５０円程度）であったところ，被告はこれを品質を落として安く製造し，卸売単価を１５０円から１８０円程度にしてほしいと求めてきた。原告は，原告消臭剤の特長的成分であるテゴー５１を入れるための原価などからして，そのような値引きは不可能であり，除菌効果や安全性の品質を落とすことはできないとして，これを断ったところ，被告は原告から商品を購入することを止めることになった。(2)原告と被告との間の本件取引は平成１０年１０月２９日の代金支払をもって終了したところ，同月３０日，原告と被告との間に，それまで原告消臭剤を充填した商品につけていた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシュ」を，以後，別の商品に使用しないという内容の本件合意が成立した。(3)したがって，被告において，被告標章を付した被告商品を販売する行為は，本件合意に反するものであるから，原告は，本件合意に基づく履行請求として，被告標章を付した被告商品の販売等の差止めを求める。
〔被告の主張〕
(1)〔原告の主張〕(1)について，本件取引の開始は昭和５６年ころからであるが，その余の事実は認める。
(2)同(2)について，本件取引が平成１０年１０月２９日の代金支払をもって終了したことは認めるが，本件合意の存在は否認し，その余の主張についても否認ないし争う。
原告が本件合意の存在の証拠であるとする本件第２校正刷り（甲１の２）記載の本件手書き部分は，「Ａ氏下見てＯＫ」ではなく「Ａ氏下見でＯＫ」と記載されているものであって，何ら本件合意の存在を推認させるものでない。本件手書き部分は，平成７年１０月３０日当時，本件第２校正刷り（甲１の２）の内容について被告代表者が確認した際に押印した被告代表者の記名印があるのを奇貨として，その上部に，原告代表者が書き加えた内容と解される。
(3)同(3)は否認ないし争う。
(4)本件取引の経緯は以下のとおりである。
被告は，原告消臭剤を充填した缶入り消臭剤を自社のオリジナル品の形式で販売することを計画し，昭和５９年８月ころから，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付して販売を始めた。本件取引の形態はいわゆるＯＥＭ取引であり，原告はその製造に係る原告消臭剤をスプレー缶に充填し，被告の社名，所在地，電話番号及び「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付して被告に納品した。


当初はスプレー缶に紙ラベルを巻いていたが，昭和６２年１２月ころからは，スプレー缶に直接印刷するようになった。被告は自社ブランドでのＯＥＭ取引にあたって，ラベル代として従来の仕入れ価格に５円上乗せし，原告からの納品価格を単価２６５円とし，これを３６０円で販売した。自社ブランドでのＯＥＭ取引であるから，被告は自社ブランドのラベルを印刷した製品は全量引き取っていた。
上記「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付した商品の販売は平成３年初めころまで行われた。「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付した商品のラベルには，被告の社名，所在地及び電話番号が表示されており，さらに被告の会社名の頭の欧文字ＨＳを図案化したものと欧文字「ＨＩＧＨＳＰＯＲＴＳ」とを２段に構成した標章，欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した標章等が表示されていた（甲１の１〔２枚目〕）。平成３年２月ころになると，被告が全量を買い取りしなければならないための在庫負担が大きく，被告の営業に影響を与えるようになったことから，被告はＯＥＭでの取引を中止し，原告から製品を購入して，これを販売することにした。この形態の取引は平成７年１２月ころまで続いた。平成７年ころ，被告は，再度，自社オリジナル品として販売することを計画し，平成８年１月ころから「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を付してボウリング場等の貸し靴用として原告消臭剤を充填した除菌消臭剤の販売を始めた。この原告と被告との取引の形態は，いわゆるＯＥＭ取引であり，原告は，原告消臭剤（スプレー缶入り）に被告社名，被告電話番号及び「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を表示して被告に納品した。
ボウリング場等の貸し靴用の除菌消臭剤の販売は競争が激しかったことから，平成９年ころには，販売単価が３００円を切るようになってきた。被告は原告に対して卸売価格を引き下げるように依頼し，これに対応してきたが，原告の協力は得にくくなってきていた。そこで，やむを得ず，仕入先の変更を検討するようになった。
こうしたことから，本件取引は平成１０年１０月ころに中止され，同月２９日の仕入代金の支払によって終了した。
本件取引の経緯は上記の通りであり，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付した商品の取引も「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を付した商品の取引もいずれもＯＥＭ取引であって，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章も「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章もいずれも被告の商標である。
したがって，原告とのＯＥＭ取引が終了したからといって，被告が被告商標「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」の使用について，原告から使用を禁止される理由はないから，特段の事情のない限り，被告が原告との間で「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」商標の不使用を合意しなければならない理由はない。実際，被告が「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章の不使用を原告との間で合意したとの事実は存しない。被告は，平成１０年１０月ころの原告との「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」のＯＥＭ取引の終了に伴って，被告は新たな仕入先であるロイドとの間で「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」商標によるＯＥＭ取引を始めている。２争点(1)イ（賠償額の予定の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章を付した商品は，ドイツ製除菌剤であるテゴ－５１及び銀（Ag）を配合し，高い殺菌効果と人体への安全性を有することを特長とし，厚生労働省の承認も得た優れた製品であることが周知されており，高い顧客吸引力が期待できることから，原告はその卸売単価を少なくとも１本２５０円としていた。近時，内容物は同じ原告の製品であるものの，「快足スプレー」という別商品名で取引先が販売している商品については，「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章を付した商品ほどの顧客吸引力が期待できないことから，原告は卸売単価を１本１８５円としている。すなわち，上記の２５０円と１８５円の差額６５円は，高い顧客吸引力が期待できる「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章の使用料である。
本件合意の存在を証する本件第２校正刷り（甲１の２）の本件手書き部分には「無断使用の場合使用料，其の他を請求する」とあるが，これは使用料その他を賠償額の予定（民法４２０条１項）としたものである。(2)したがって，本件における損害賠償額は，以下の式，すなわち，６５円×本件合意が成立した日の翌日以降の被告商品累計販売本数と算定される。
そして，原告の被告用の売上台帳（甲５）により確認できる平成４年７月７日ないし平成１０年１０月１０日（約７５か月とみなせる）の累計販売本数は２７万５０４３本であるから，そこから，本件合意が成立した日の翌日以降の被告商品累計販売本数を推計すると，次のとおり，５８万６７２０本となる。
２７万５０４３本÷７５か月≒３６６７本（月当たりの販売本数）３６６７本×１６０か月（平成１０年１１月１日ないし平成２４年２月２９日まで）＝５８万６７２０本
以上より，本件合意の債務不履行に基づく損害額は以下の算定式のとおり，３８１３万６８００円である。
６５円×５８万６７２０本＝３８１３万６８００円
(3)弁護士費用
本件訴訟を提起し遂行するにあたり要する弁護士費用は，少なくとも金２００万円を下らない。


(4)したがって，原告は，被告に対し，本件合意の債務不履行に基づく損害賠償として上記(2)及び(3)の合計金４０１３万６８００円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成２４年５月１６日からから支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。
〔被告の主張〕
(1)〔原告の主張〕(1)につき，本件合意はそもそも存在しないし，本件第２校正刷り（甲１の２）の本件手書き部分には，そもそも賠償額の記載がない。したがって，原告の主張は主張自体失当である。
(2)原告主張の損害額についても否認ないし争う。３争点(1)ウ（消滅時効の成否〔仮定的抗弁〕）について
〔被告の主張〕
(1)商事消滅時効
被告は原告主張の本件合意の存在を争うものであるが，仮に原告主張の債務不履行に基づく債権が存在するとしても，時効により消滅している。すなわち，原告と被告はいずれも商人であり，商行為によって生じた債務の不履行に基づく損害賠償請求についても商法５２２条の適用があり，債務不履行によって生じる損害賠償請求権の消滅時効は，本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するから（最高裁平成７年(ｵ)第２４７２号同１０年４月２４日第二小法廷判決・裁判集民事１８８号２６３頁参照），本件合意の不履行による原告の損害賠償請求権は，本件合意の成立日である平成１０年１０月３０日から５年後の平成１５年１０月３０日の経過によって，商事消滅時効（商法５２２条）が完成している。
(2)民事消滅時効
また，本件合意の不履行による原告の損害賠償請求権は，本件合意の成立日である平成１０年１０月３０日から１０年後の平成２０年１０月３０日の経過によって，民事消滅時効（民法１６７条１項）が完成している。(3)被告は，平成２４年６月１３日の本件第１回口頭弁論の期日において，上記商事及び民事消滅時効につき援用の意思表示をした。
〔原告の主張〕
被告の引用する上記最高裁判決は，本来の履行請求権と損害賠償請求権が法的に同一性を有することを前提とした判例であって，本件のように不作為義務に違反した結果生じた損害の回復を求める事案は射程外と理解すべきである。
また，仮に同判例の射程が本件に及ぶとしても，「本来の債務の履行を請求し得る時」とは，原告が被告の不使用合意違反を知ってこれを停止するよう請求することが可能となった時と解すべきである。原告が被告の違反を知ったのは平成２２年ころで，本件訴訟提起より５年以内であり，消滅時効が成立することはない。
４争点(1)エ（信義則に基づく権利の失効の成否〔仮定的抗弁〕）について
〔被告の主張〕
原告からは，その主張にかかる本件合意の成立後，１０年以上も被告の使用に対し差止めないし損害賠償請求がなかったものである。そうすると，仮に本件合意が存在するとしても，平成１０年１０月３０日の合意成立の日から既に１０年以上を経過しており，その間，被告は，その合意の成立にかかわらず，平成１０年１０月３０日以降も「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を使用しているところ，原告は当業者であるから，被告が「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を使用していることを知っていたはずであるにもかかわらず，使用差止めや損害賠償の請求をしていない。したがって，被告は原告の権利はもはや行使されないと信ずるに至ったものであり，今になって，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章の不使用の合意に基づき，その履行請求として使用差止めを請求し，損害賠償を請求することは信義誠実の原則に反するものであり，原告の権利は失効したものというべきである。
〔原告の主張〕
原告が被告商品の存在を知ったのは，平成２２年のことであるから，被告の上記主張は前提を欠き，理由がない。
５争点(2)ア（本件商標と被告標章との類否）について
〔原告の主張〕
本件商標は，前記第２，１(9)のとおり，カタカナ表記で「シュ－クリーン」からなる外観を有し，これを表記に従って発音した「シュークリーン」または「シュクリーン」の称呼を有する。
これに対して，被告標章も，ローマ字表記で「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」，カタカナ表記で「シュークリーン」からなる外観を有し，「シュークリーン」の称呼を有する。
したがって，被告標章は本件商標と同一あるいは少なくとも類似するものである。
また，本件商標は，前記第２，１(9)のとおり，第５類を指定商品とするところ，被告商品はボウリング場の貸し靴等を用途とする消臭剤であり，本件商標の指定商品と同一または類似するものである。
被告は，現在，被告標章を被告商品に商品名として付して製造し，ボウリング場等に販売している。
したがって，被告の上記行為は，商標法３７条１項１号により，原告の本件商標権を侵害する行為である。
〔被告の主張〕
本件商標は，前記第２，１(9)のとおり，横書き一段の片仮名表記で「シュ-クリーン」なる外観を有し，「シュクリーン」又は「シュ」の称呼を有するが，特段の観念は生じない。この点に関して原告は，本件商標の称呼に「シュークリーン」が含まれると主張するが，第２，１(9)の【称呼（参考情報）】の記載と明らかに矛盾し，認められない。


他方，被告標章は，横書き二段，青文字斜体のローマ字表記「ＳＨＯＥ」「ＣＬＥＡＮ」からなる外観を有する標章及び横書き一段からなる片仮名表記「シュークリーン」からなるところ，いずれも「しゅーくりーん」の称呼を有し，「ＳＨＯＥ」からは「靴」が，「ＣＬＥＡＮ」からは「きれいにする，きれいになる」がそれぞれ想起されることから，これらを組み合わせて表記される被告標章は，「靴をきれいにするもの」という観念を有する。また，本件商標と，被告標章との外観が異なることは上記から明らかである。さらに，称呼については，本件商標の「シュ」と被告標章の「しゅーくりーん」なる称呼との類似性はない。すなわち，本件商標の称呼は「シュクリーン」又は「シュ」であり，「シュ」と「クリーン」との間にある「-」はハイフンと捉えられ，長音符（ー）とは表記上明らかに異なり，「シュクリーン」との称呼を生じる余地はあるが，被告標章の「しゅーくりーん」なる称呼を生じる余地はなく，明らかに称呼が異なる。
以上によれば，本件商標と被告標章とは外観，称呼，観念のいずれにおいても類似しない。
６争点(2)イ（商標法２６条１項２号適用の可否）について
〔被告の主張〕
被告標章は被告商品の用途･品質･効能を普通に用いられる方法で表示したものであるから，商標法２６条１項２号により，本件商標権の効力は及ばない。すなわち，被告標章は欧文字「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」であり，欧文字「ＳＨＯＥ」と欧文字「ＣＬＥＡＮ」を結合したものである。「ＳＨＯＥ」は日本語の「靴」を表す英語であることは，一般人に広く知られている。また，「ＣＬＥＡＮ」は日本語の「清潔な，きれいな，汚れのない」等，「きれいに」等，「きれいにする，きれいになる，」等，及び「きれいにすること」等の意味を表す英語であることは一般人に広く知られている。
被告「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章は，ボウリング場等の貸し靴用のスプレー缶入り除菌消臭剤に付されているところ，「ＳＨＯＥ」は被告商品の用途である靴用の除菌消臭剤を，「ＣＬＥＡＮ」は被告商品の品質・効能である「きれいな」，「きれいにする，きれいになる」，「きれいにすること」等を表示するものである。
したがって，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章は，「靴をきれいにする，あるいは，靴がきれいになる」等の観念を表すものであり，更に，貸し靴用のスプレー缶入り除菌消臭剤である被告商品に使用されるときは被告商品の用途・品質・効能を表すものであり，また，被告「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章は被告商品に普通に用いられる方法で表示されているから，原告の本件商標権の効力は被告「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章には及ばない。
〔原告の主張〕
被告主張のとおり，「ＳＨＯＥ」が日本語の「靴」を表し，「ＣＬＥＡＮ」が日本語の「清潔な，きれいな，汚れのない」等の意味を表したとしても，例えば後者は洗剤や磨き粉あるいは洗濯用器具，衛生用品など様々な商品に使用される可能性のある言葉であり，他方，「除菌消臭剤」に一般に「ＣＬＥＡＮ」という商標が付されているという取引実態もないから，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」という標章が「靴用の除菌消臭剤」という被告商品の用途や品質・効能を普通に用いられる方法で表しているなどとはいえない。そもそも，被告自身の主張においても，被告は同商標を「被告ブランド」としてＯＥＭ取引をしていたというのであるから，実際の取引において同商標が自他識別力を有していたことは明らかである。被告の主張には理由がない。７争点(2)ウ(ｱ)（本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか〔商標法３条１項３号及び４６条１項１号適用の可否〕）について
〔被告の主張〕
原告は，本件商標からは「シュークリーン」の称呼が生じるとするところ，その主張を前提とすると，本件商標は，靴の消臭剤である商品の用途･品質･効能を普通に用いられる方法で表示するものであるに該当し，商標登録を受けることができないものであったというべきである。すなわち，原告の本件商標は「シュークリーン」の称呼を有するとするところ，本件商標の指定商品は第５類消臭剤等を含んでいること，また，「シュー」の部分は英語の「ＳＨＯＥ」（称呼は「シュー」である。）を想起させ「靴」を観念させること，「クリーン」の部分は英語の「ＣＬＥＡＮ」を想起させると共に日本語化していることから「きれいにする，きれいになる」，「きれいにすること」等を観念させること，さらに，「シュー」と「クリーン」が上記の意味を表す言葉として一般人，取引者によく知られていることに照らして，カタカナの「シュークリーン」が「シュー」と「クリーン」を一連に構成したものとして，靴の消臭剤に使用される場合，「シュークリーン」商標は，商品（靴の消臭剤）の用途・品質・効用を表示するものであり，また，「シュークリーン」は普通に用いられる方法で表示するものであるから，商標法３条１項３号に該当し，本件商標は商標登録を受けることができないものであったというべきであるから，商標法３条１項３号，４６条１項１号の記述的表示に該当し，商標登録無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，商標法３９条，特許法１０４条の３により権利行使が制限されるというべきである。
〔原告の主張〕
被告は，本件商標「シュ－クリーン」からは，「靴をきれいにする，あるいは靴がきれいになる」との観念が想起されるとして，商品（靴の消臭剤）の用途・品質・効能を普通に用いられる方法で表示するものであるから，商標法３条１項３号に違反し無効であると主張する。
しかし，本件商標の「シュ－」の部分が「シュ」あるいは「シュー」の称呼を有するからといって，常に英語の「ＳＨＯＥ」を想起させ，日本語の「靴」を想起させるとは限らない。


また，仮に被告が主張するとおり，「シュ－」が「靴」を想起させ，「クリーン」が「清潔な，きれいな，汚れのない」等の意味を想起させたとしても，例えば後者は洗剤や磨き粉あるいは洗濯用器具，衛生用品など様々な商品に使用される可能性のある言葉であり，他方，「除菌消臭剤」に一般に「クリーン」という商標が付されているなどという取引実態もないから，「シュ－クリーン」という本件商標が靴用の除菌消臭剤という商品の用途や品質・効能を普通に用いられる方法で表しているなどとはいえない。
また，被告は「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を「被告ブランド」としてＯＥＭ取引をしていたというのであるから，実際の取引においてこれと同一又は類似する本件商標が自他識別力を有することは明白である。よって，本件商標が自他識別力を有していることは明らかであって，被告の主張には理由がない。
８争点(2)ウ(ｲ)（本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか〔商標法４条１項１６号，４６条１項１号適用の可否〕）について
〔被告の主張〕
上記７の被告の主張のとおり，「シュークリーン」商標からは「靴をきれいにする，あるいは，靴がきれいになる」との観念が想起されるから，本件商標が靴の消臭剤以外の指定商品に使用される場合，取引者・需要者に靴の消臭剤であると誤認させるおそれがある。
したがって，本件商標は，商標法４条１項１６号に該当し，本件商標は商標登録を受けることができないものであって，商標登録無効審判により無効にされるべきものというべきであるから，商標法４６条１項１号，商標法３９条，特許法１０４条の３により権利行使が制限されるというべきである。
〔原告の主張〕
上記７の原告の認否反論のとおり，本件商標から必ずしも「靴をきれいにする，あるいは靴がきれいになる」との観念が想起されるわけではないし，まして，取引者や一般需要者が本件商標から「靴の消臭剤」という特定の商品の用途・品質・効能等を認識するなどというおそれはないから，本件商標に品質誤認のおそれはなく，被告の主張には理由がない。
９争点(2)エ（権利濫用の成否）について
〔被告の主張〕
(1)取引経過を理由とする権利濫用
原告は，被告が被告標章の商標登録出願を行っていないことを奇貨として本件商標の登録出願を行い，商標登録を得た。原告と被告の間の「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付したボウリング場等の貸し靴用の除菌消臭剤（スプレー缶入り）の取引はＯＥＭ取引で行われ，原告は被告に「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付してボウリング場等の貸し靴用の除菌消臭剤（スプレー缶入り）を単価２６５円で納品し，被告はこれを３６０円でボウリング場等に販売していた。
被告はそれ以前には原告商品を単価２６０円で仕入れて，これを３５０円で販売していたが，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付したＯＥＭ取引を始めるに当たっては，ラベル代として従来の仕入れ価格に５円上乗せした。上記のとおり，昭和５９年８月ころからの「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章を付した取引はＯＥＭ取引であるから，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章は被告の商標であり，原告もこのことを了解していた。
被告は「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章について商標登録出願をしていなかった。
被告と原告との取引は平成１０年１０月ころ終了したが，被告は新たな仕入先であるロイドとの間で「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章によるＯＥＭ取引を始めており，ロイドとの間の「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章によるＯＥＭ取引の終了後も，平成１６年５月ころから抗菌テクノとの間で「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章によるＯＥＭ取引を始めている。
原告は被告が「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章の登録出願を行っていないことを奇貨として，平成２３年２月１４日に本件商標の登録出願を行い，同年７月２９日に商標登録を得た。
原告と被告との本件取引の経緯に鑑みると，ＯＥＭによって自ら被告ブランド（「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」）を付して被告に納品しておきながら，被告が「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章の登録出願を行っていないことを奇貨として，本件商標の商標登録を得て，その商標権に基づいて被告に対して「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章の使用差止めを要求し，その使用に対して損害賠償を請求することは，ＯＥＭ取引の終了後であっても，契約当事者であった原告と被告の間における信義側に反し，権利の濫用に当たるというべきである。


(2)商標法の制度目的に反することを理由とする権利濫用被告に対する差止め請求及び損害賠償請求は商標法の制度目的に照らし許されず，権利濫用である。すなわち，①原告が本件商標をその登録の前後を問わず使用していないこと，②本件商標の特殊性に照らして，これからも原告が本件商標を使用することはないこと，③原告は被告が被告標章を使用しているのを知りながら，これを妨害する目的をもって，本件商標の出願を行って登録を得たものであること，④そもそも，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章，「シュークリーン」標章は被告と原告とのＯＥＭ取引において，原告が靴用消臭スプレーに「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章（カタカナ表記では「シュークリーン」と表記される）を付して被告に納品したものであり，被告はこれを被告商品（シューズ消臭スプレー）として販売したものであること，⑤被告は遅くとも平成１０年から「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章（カタカナ表記では「シュークリーン」と表記される）を付したシューズ消臭スプレーを販売してきたこと，⑥本件商標は特殊な態様からなるものであるが，そのような特殊な態様による商標登録出願をしたことに商標法の趣旨に適合する合理的な理由はなく，かえって不当な目的を有するものと認められ，特殊な態様の本件商標を出願，登録した原告がその結果を甘受すべきであること等に照らして，原告が本件商標権に基づいて，被告標章の使用を差し止めること及び商標法３８条３項に基づいて使用料相当額を損害として請求することは，商標法の制度目的に照らして許されず，被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を不当に害し，商標法の趣旨に反する結果を招来するから，権利の濫用として許されないというべきである。
〔原告の主張〕
(1)取引経過を理由とする権利濫用に対し
被告の主張はその前提事実に誤りがあり，理由がない。原被告間の従前の取引はＯＥＭ取引ではなかったし，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章は原告代表者が考案して取引期間中に限って被告に使用を許可していたものである。それを重々承知していたからこそ被告は同標章について商標登録出願をしてこなかったのである。それにもかかわらず，原告との取引を終了させ，原告製品を購入しなくなった後も，被告は原告に無断で同標章を使用していたのであり，被告こそ取引相手であった原告への信義に欠けるというべきである。
したがって，原告の本件商標権に基づく請求はなんら信義に反するものではなく，また権利の濫用にも当たらない。
(2)商標法の制度目的に反することを理由とする権利濫用に対し原告は商標として「シュークリーン」あるいは「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」を長年にわたり使用し，あるいは被告をはじめ取引先に使用させており，被告の主張は前提に誤りがある。
そして，この長年にわたって使用してきた商品名を商標登録出願する際にどのような文字，デザイン等で出願するかは，権利取得を希望する範囲等から，技術的，政策的な判断，工夫により行うものである。もともと商標の表記方法は様々なものがありうるのであって，本件商標はことさら特殊なものではない。
原告が様々な使用態様で本件商標を今後も使用し，または取引先に使用させる可能性は十分ある。
もともと原被告間の取引終了に当たり，商品の内容，品質の誤認を避けるために「シュークリーン」及び「シューフレッシュ」という名称を使用しないことを合意したにもかかわらず，被告がこれに反して「シュークリーン」標章を使用していたのであるから，その使用を差し止めるべく，商標登録を行って商標権を行使することはなんら不正な行為ではない。むしろ，被告の行為のほうが，原告との従前の取引とその終了経緯からして信義に悖る行為である。
原告が被告との取引中「シュークリーン」または「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」の商品名の使用を許していたのは原告商品を購入してそれを充填した商品を被告が販売するからであって，その取引終了後にそれらの商品名の使用を差し止めることはなんら不当ではない。被告の使用実績は，原告の権利行使とは関係がない。
したがって，原告の本件商標権に基づく請求はなんら信義に反するものではなく，また権利の濫用にも当たらない。
１０争点(2)オ（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)使用料相当額（商標法３８条３項）
上記のとおり，使用料単価６５円と被告商品の販売本数の推計から，原告の損害（使用料相当額）は次の計算式のとおり，１６６万８４８５円となる。６５円×３６６７本（月当たりの販売本数）×７か月（登録の翌月１日である平成２３年８月１日から平成２４年２月２９日まで）＝１６６万８４８５円
(2)弁護士費用
予備的請求にかかる請求の趣旨について本件訴訟を提起し遂行するにあたり要する弁護士費用は，少なくとも上記(1)の損害額の約１割である１６万円を下らない。
(3)合計
したがって，被告の商標権侵害に基づく原告の損害額は，上記(1)の１６６万８４８５円と，上記(2)の１６万円の合計である１８２万８４８５円を下らない。
〔被告の主張〕
いずれも否認し争う。
第４当裁判所の判断
１前記第２，１の認定事実並びに証拠（甲１～１６，乙１～１６，証人Ａ〔以下「Ａ」という。〕，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない（各段落の末尾に主要な証拠を掲記した。）。
(1)原告と被告は，昭和５６年１月ころから，原告消臭剤を原告がスプレー缶に充填し，これを被告に納入して被告がボウリング場等に販売するという形態の本件取引を開始した。本件取引を開始したころは「シューズスプレー５５５」との商品名で，被告は，原告から，４２０ミリリットル缶１本当たりの単価２６０円で仕入れていた。そのころの商品には，被告名の表示はされていない。
〔乙５，１１，証人Ａ〕


(2)昭和５９年８月ころ，被告は，原告から原告消臭剤を充填した商品の納入を受けるに当たり，缶の表面に被告名を表示して，これを被告において販売するいわゆるＯＥＭ取引の形態をとることとした。その場合の１本当たりの原告からの納入単価については，１本当たり５円を上乗せして，２６５円とした。そのころの本件取引に係る缶入り靴消臭剤（４２０ミリリットル入り。以下「当初被告商品」という。）には，上段に欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した記載，中段に「Ｎｏ．５５５」，下段に被告の会社名と所在地が表示されている。昭和６０年５月１日現在の被告の価格表には，「シューズスプレー５５５（シューズ用消臭剤）」と記載されており，被告からの販売単価は３６０円である。この「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」との表示をすることを考えたのは原告側である。〔乙３，６，１１，証人Ａ〕(3)昭和６２年ころ，被告が大阪営業所を開設したことから，これを商品の表示に入れることとし，原告において北海製罐にデザインを依頼した。北海製罐作成の本件第１校正刷り（甲１の１）の品名部分には，「ハイスポーツ５５５ＡＥ４２０Ｙ」との記載がある。また，同校正刷りの二枚目にある缶表面のデザイン案には，当初被告商品（乙３）と同様，欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した記載と，「Ｎｏ．５５５」，被告の会社名等が記載され，「用途」の部分には，「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し…」等と記載されている。〔甲１の１，乙
３〕
(4)昭和６２年５月ころ，原告の関連会社である有限会社ギルビー企画（証拠中には「有限会社ギルビ企画」との表示も散見されるが，同一会社と認められる。以下「ギルビー企画」という。）が製造販売していた原告消臭剤を充填した缶入り靴消臭剤（１００ミリリットル入り）には，製造販売元としてギルビー企画が表示されており，「ＡＥＲＯＳＯＬ」，「Ｎｏ．５５５」と記載されている。〔乙１〕
(5)その後，被告は，ＯＥＭ取引においては，被告において全量を買い取らなければならないことから在庫負担が大きいとして，平成３年２月ころ，ＯＥＭ取引を中止することとし，当初と同じく，原告名を商品に表示して，これを被告が納入を受けて販売することとし，これに伴い，納入単価も従前の２６０円に戻った。〔乙１１〕
(6)しかし，被告は，平成７年ころ，再度原告からＯＥＭ取引の形態で製品の納入を受けることとし，平成８年１月ころから，被告の会社名等を製品に表示することとした。その際には，以前使っていた「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章は使わず，新しい商品名とすることとし，「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を用いることとし，同標章は，本件取引の終了まで用いられた。上記「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を付した商品は，原告からの納入単価が２７５円であり，被告は，これを３８０円でボーリング場等に販売した。〔乙１１，証人Ａ〕(7)品名「ハイ・スポーツ５５５   ＡＥ４２０ＹＮ」についての，北海製罐作成の本件第２校正刷り（甲１の２）の１枚目の品名の部分には，「ハイ・スポーツ５５５ＡＥ４２０ＹＮ」との記載がある。また，同校正刷りの２枚目に記載されている缶表面のデザイン案には，表面に相当する部分に欧文字「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」，「Ｎｏ．５５５」，被告の会社名等が記載され，裏面に相当する部分の「名称」欄には，「シューフレッシュＮｏ．５５５除菌用」と記載されている他，「表示者」欄にギルビー企画が記載されている。なお，同校正刷り２枚目上段の項目・指示事項欄の右側余白部分に押されている被告代表者の記名印は，被告において原告との交渉を担当していたＡが押印したものであり，その印は，当時，被告会社の経理において保管していたものであった。〔甲
１の２，乙１１，証人Ａ〕
(8)平成８年２月ころ，ギルビー企画が製造販売し，被告に納入していたボール用のテゴー５１配合の除菌スプレー（４２０ミリリットル入り）には，表面上段に「ＦＵＭＩＧＡＴＩＯＮＢＹＳＰＲＡＹＩＮＧ   ＴＥＧＯ５１強力除菌」と記載されている他，表面下段には大きな文字で「Ｎｏ．５５５」と記載され，裏面下段には製造元としてギルビー企画が表示されている。〔乙２〕(9)原告と被告との本件取引については，価格競争の点から，被告が原告に対し納入価格の引下げを求めることが度々あり，平成８年１２月ころには，バーゲンとして相応の値引きをすることがあったが，平成１０年ころまでには，製品の納入価格を巡って対立が生じるようになったため，結局，原告と被告とは本件取引を中止することとして，平成１０年１０月１０日に納入された品を最後に取引を終了し，被告は在庫品のすべてを買い取った。〔甲５，乙１１〕(10)被告は，原告に替わる新たな納入元として，ロイドに製造を委託して製品の納入を受けることとし，「Ａ－５３０」の品番で，品名を「シュークリーンスプレー」とする消臭剤を販売することとして，平成１０年９月１４日には，同社に対し５０００本を発注した。なお，その消臭剤にはテゴー５１は配合されておらず，抗菌剤として孟宗竹エキスが配合されており，その旨表示されている。〔乙７の３，７の５～７の８〕


(11)原告の関連会社であるギルビー企画（代表者Ｘ）が，平成１１年１月に，取引先に宛てた「新春のおよろこびを申し上げます。」と題する文書には，「弊社は長期にわたり取引してきました株式会社ハイスポーツ社との提携を平成１０年１１月末日をもって解消することとなりました。それに伴い消臭剤業務用シューフレッシュＮｏ．５５５    ６６ｃ／ｓも平成１０年１０月２６日の最終納品をもって製造を中止いたしました。弊社と致しましては，上記製品の高い需要に応えるべく新たにレジェンド．スター株式会社と提携し，従来の製品にも増した殺菌力を持つ新商品を販売していくことになりました。」と記載され，商品紹介として，「シューフレッシュＮｏ．５５５」と記載されている。また，「追伸：類似品が出回って居りますのでご注意下さい。」と記載され，その部分にはアンダーラインが引かれている。〔乙９〕(12）平成１１年９月に，社団法人日本プロボウリング協会作成の「オロナミンＣＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ    ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰＪＡＰＡＮＣＵＰ’９９」と題する冊子に掲載されているギルビー企画の宣伝広告には，テゴー５１を配合した製品であるとする「アプローチコンディショナー」と称する商品，「ハウスボールクリーナー」と称する商品（前記(8)の商品と同一若しくは関連商品と思われるもの），「シューフレッシュ」と称する商品（後記（16）と同一若しくは関連商品と思われるもの）が各３本ずつ陳列されている写真が掲げられ，それら商品のいずれにも「Ｎｏ．５５５」の記載があり，そのうち「シューフレッシュ」と称する商品には，筆記体で「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」と記載され，また，上記各商品が陳列されている背景には，「ＡＥＲＯＳＯＬＳＨＯＥ    ＣＬＥＡＮＮＯ．５５５」との表示がされている。原告は，「Ｎｏ．５５５」は，シャネルの香水Ｎｏ．５にならってつけたものであり，「Ｎｏ．５５５」といえば，原告の商品であるとしている。〔甲８，原告代表者〕
（13）その後，被告は，平成１５年１０月ころからは，抗菌テクノとの間で，シューズ消臭用スプレーである「シュークリーン」の納入を受けて，これを被告が販売する取引を開始した。抗菌テクノは，その後抗菌マイスターに社名等を変更したが，抗菌テクノないし抗菌マイスターから納入を受けて被告が販売しているシューズ消臭スプレー「シュークリーン」についても，抗菌剤として孟宗竹エキスが配合され，テゴー５１は配合されていない。〔乙８
の４～８の６〕
（14）原告代表者は，遅くとも平成２２年ころまでには，被告が被告商品を販売しているのを知ったものの，被告に対し，特段警告等の措置を採らなかった。〔原告代表者９，１０頁〕
(15)原告代表者は，商標出願について弁理士に相談し，平成２３年２月１４日に商標登録出願を行い，平成２３年７月２９日，登録第５４２８６６７号として本件商標の登録を受けた。
(16)原告は，平成２３年ころ，ギルビー企画が製造発売元である，テゴー５１を使用したスプレー缶入り靴消臭剤「Ｎｏ．５５５シューフレッシュ」を，レジェンドスター株式会社を通じて販売しているところ，製品の缶には筆記体で「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」と記載されており，その宣伝文句には，「業界Ｎｏ．１の信頼と実績の業務用シューズスプレーＮｏ．５５５シューフレッシュがグレードアップして，ＮＥＷデザイン缶で登場！！」と記載され，価格及び商品名についても，「シューズスプレーＮｏ．５５５（業務用）価格：１ケース（４８本入）￥１４，４００（＠３００）」と表示されている。
〔甲１１〕
２争点(1)ア（主位的請求・本件合意の存否）について(1)原告は，平成１０年１０月１０日の本件取引の終了時に口頭で「シュークリーン」及び「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨を約したが，口頭では不安があったので，同月３０日，被告本社事務所にＡを訪ね，被告代表者Ｙ（以下「Ｙ」という。）も後ろに控えた場で，本件第２校正刷り（甲１の２）の２枚目に本件手書き部分を記載した上，被告代表者の記名印の押印を得て，本件合意が成立した旨主張し，それに沿う証拠（甲９）及び原告代表者の供述も存する。
しかし，本件合意の存在を裏付けるとして原告が提出する本件手書き部分の内容は前記第２，１(6)記載のとおりであるところ，わざわざ被告事務所を訪ねて口頭の保証以上のものを得ようとし，しかも社判の押印まで求めたとするのであれば，その場にいたとするＡないしＹと合意文書を作成し，あるいはＡらにも記載を求めるのは容易であるにもかかわらず，本件合意の成立した日とされる平成１０年１０月３０日から３年も前に作成され，しかも「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」及び「シュークリーン」標章とは全く関係のない，「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章の校正刷りである本件第２校正刷り（甲１の２）に，自ら手書きをして社判のみの押印で済ませたとするのはいかにも不自然である。そして，本件手書き部分には，「１０／３０」の日付があり，他方で，本件第２校正刷りの日付が平成７年１０月２６日であることに照らすと，この校正刷りをＡが平成７年１０月３０日ころに下見した際に，校正刷りの内容を確認して了承し，原告代表者においてＡから押印を得たものであり，そのころには，本件手書き部分の記載はなかったとの証人Ａの証言には相当の合理性があるというべきである。
また，本件手書き部分に記載された内容自体，「注告今後他社で製造する場合当社使用（名称…）使用できません。…」とするものであって，そこにいう「名称」が何であるかについての記載もなく，原告と被告との間で「シュークリーン」及び「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨の合意を証する文言であると直ちに読める内容ではない。
そうすると，本件手書き部分については，被告代表者の記名印が押印された趣旨と関連せず，いつその記載がなされたかについても判然としないものであるから，いかなる内容を示すものか，全く明らかではないというべきである。


加えて，上記認定事実によれば，原告と被告との本件取引における靴用の除菌消臭スプレーについては，被告とのＯＥＭ取引がなされた時期において，「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」ないし「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」と表示して被告の会社名が表示されている商品があること，原告消臭剤を特長付けるとするテゴー５１を用いた商品にはいずれも「Ｎｏ．５５５」の記載があり，原告はその後販売した靴消臭剤に「Ｎｏ．５５５」は用いていても，被告はこれを用いていないこと，被告が原告との本件取引を終了した後には，ロイドとの間で直ちに「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」の商品名で靴消臭剤を販売していること，その販売の事実についての調査は容易であり，原告は類似品が販売されているとの問題意識を平成１１年当初から持っていたにもかかわらず，平成２２年に至るまで被告製品の販売の事実に気付かなかったなどとしていること等からすると，本件取引において，少なくとも「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」標章が原告の商品を表示するものであって，被告の商品を表示するものではないとの認識が当事者にあったものと認めることはできないというべきである。
その他，原告と被告との間で本件合意がされたことについて，これを認めるに足る的確な証拠はない。
以上によれば，本件合意の存在を認めることはできないというべきである。(2)なお，原告は，遅くとも昭和４３年ころから継続的に「シュークリーン」という名称の商品を製造販売しており，「シュークリーン」は原告の商品を示すものであると主張し，それに沿う証拠として昭和４３年１０月１５日付け「御見積書（控）」と題する書面（甲１３）を提出する。しかし，原告は，同書面に関し，その作成は同日原告によりなされたものであるとし，同年１１月１５日に関する記載は後日の正式発注後に加筆されたもので，この昭和４３年に当初作成された文書が平成２５年２月に倉庫から発見されたとしながら（証拠説明書），昭和４３年当時存しないことが公知の事実である消費税額について記載する欄があり，その信用性には著しい疑義がある。したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)また，原告は，平成３年以降，「ＳＨＯＥ   ＣＬＥＡＮ」商標を使用していたとし，それに沿う証拠として，甲１４の１，２，甲１５，１６を提出する。しかし，これらは原告代表者の手書きの売上台帳の一部らしきもの（甲１４の１，２）や，段ボール箱の校正用図面及び日付不明の段ボールの写真（甲１５，１６）にすぎず，実際の商品の販売の事実を証明するに足りない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。(4)以上のとおり，その余の点につき判断するまでもなく，主位的請求は，理由がない。
３争点(2)（予備的請求）について
(1)争点(2)ア（本件商標と被告標章との類否）につき原告は，被告標章は，本件商標と同一ないし類似し，本件商標は指定商品に消臭剤が含まれているところ，被告標章を靴消臭剤である被告商品に付して使用することは，本件商標権を侵害する旨主張する。被告商品は靴消臭剤であるところ，本件商標は指定商品に消臭剤を含み，これは本件商標の指定商品に含まれることから，以下，本件商標と被告標章の同一ないし類似性について判断する。
ところで，商標と標章の類否は，対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に，商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品・役務に使用された標章がその外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして，商標と標章の外観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず，したがって，これら３点のうち類似する点があるとしても，他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって，何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては，これを類似の標章と解することはできないというべきである（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。
そこで，まず，本件商標の外観についてみると，本件商標の内容は，前記第２，１(9)記載のとおりであるところ，本件商標は一見すると標準文字商標のようにも見えるが，片仮名一連表記のうち，「シュ」の後の短横棒「-」と「クリーン」中の長横棒「－」とでは長さに著しい違いがあり，前者は通常のハイフンよりもどちらかといえば中点に近く，後者は，他の文字の横幅よりも長くなっているという特徴がある。
次に本件商標の称呼についてみると，上記本件商標の表記からすると，「クリーン」中の長横棒「－」は，長音符（以下「後長音符」という。）と認められるものの，「シュ」の後の短横棒「-」は，中点若しくはせいぜいハイフン（以下「前ハイフン」という。）と認めるのが相当である。そうすると，本件商標の商標公報（甲７）の【称呼（参考情報）】欄における記載のとおり，本件商標の全体の称呼は「シュクリーン」であると認めるのが相当である。
さらに，本件商標の観念についてみると，「シュクリーン」の称呼及びその外観から，特段の観念は生じないというべきであるが，「シュ」と短く発音されるとしても，英語の「シュー」を連想させ，「ＳＨＯＥ」は靴の，「クリーン」は英語の「ＣＬＥＡＮ」として，清潔な，きれいな，との意味の英語（乙１０の１，２）として，それぞれ我が国において広く知られていることからすると，靴がきれいないし清潔であるとの観念が生じる場合はあるものと解される。


一方，被告標章の内容は，別紙被告標章目録記載のとおりであり，「ＳＨＯＥ」と「ＣＬＥＡＮ」を２段に表記してなり，それぞれの文字は右斜めに傾斜し，同一の大きさで表記されている。各文字は青色の地に細く白で縁取りがされている。上記のとおり，「ＳＨＯＥ」は靴の，「ＣＬＥＡＮ」は清潔な，きれいな，との意味の英語（乙１０の１，２）であり，これは我が国において広く知られているところであるから，被告標章の称呼は「シュークリーン」であり，靴がきれいないし清潔であるとの観念が生じるものというべきである。
なお，原告は，被告商品の背面に記載された「名称」の「シュークリーン」についても商標として使用されている旨主張するが，上記「名称」は缶の背面に，用途，成分，内容量及びそれらの各記載と同一の表の中に小さく併記されたものにすぎず，その他それ自体として自他識別機能を果たすものはないから，商標として使用されたものは存しないと解される。以上を前提とすると，被告標章は，観念において，靴がきれいないし清潔であるとの観念が生じる場合があることについて本件商標と共通する部分があるとしても，靴がきれいないし清潔であるとの観念は靴用の除菌消臭剤においては一般的なものであること，外観において，欧文字２段から成り，傾斜して縁取り等もされた被告標章と，片仮名一連表記から成り，しかも前ハイフンと後長音符の長さが著しく異なるという特徴を有する本件商標とでは明らかに異なる印象を与えること，称呼についても相当に異なること，以上を総合して全体的に考察すると，本件商標と被告商標とは十分識別可能であって同一ないし類似するものでないというべきである。したがって，原告の上記主張は理由がないというべきである。
(2)争点(2)エ（権利濫用の成否）につき
なお，事案に鑑み，原告の権利行使が権利の濫用に当たるかについても当裁判所の判断を示すこととする。
上記認定事実によれば，本件取引にかかる靴用除菌消臭スプレーを示す「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」については，それまで「シューズスプレー５５５」との商品名であったものにつき，被告とのＯＥＭ取引を開始するに当たり表示することとされ，その缶には被告の会社名が表示されていたものであり，缶の裏面にも「シュークリーンは」と表示されて「シュークリーン」は被告の商品を示すことが明らかとなったものである。そして，本件取引終了後に，原告は，「Ｎｏ．５５５」及び「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」ないし「シューフレッシュ」の商品名で除菌消臭剤を販売しているところからすると，被告標章にかかる「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」については，原告と被告との間では被告商品を示すものとして扱われていたとみられるところである。原告は，平成１０年１０月に本件取引を終了し，その後，「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」の商品名で靴用の除菌消臭剤を販売し，平成２２年には被告商品が販売されていることを知ったとしながらも，被告に対し何ら警告を行うことなく，平成２３年２月に至って本件商標の出願を行い，その上で本件訴訟に及んでいるものである。
しかも，本件商標は，上記のとおり，「シュ」の後の前ハイフンと「クリーン」中の後長音符とでは長さに著しい相違があり，本件商標の商標公報の【称呼（参考情報）】欄においても，その称呼は，「シュクリーン」ないし「シュ」であるとされているところ，原告代表者は，本件商標の称呼はあくまで「シュークリーン」であるとし，何故本件商標のような，前ハイフンと後長音符との間で著しい長さの差がある商標登録がされたかについては，弁理士の判断であり承知しないなどと供述するのみで（原告代表者２３，２４頁），何ら合理的な説明をしていない。また，原告代表者は，本件商標は，まさに原告の販売する商品についての商標登録であり，本件商標を使用しているとしながら，本件商標の外観を備える商品販売の事実を示す証拠を提出しない。
そうすると，原告は，被告との間の本件取引においては，被告商品を示すものとみられる「ＳＨＯＥＣＬＥＡＮ」につき，被告が商標登録をしていないのを奇貨として，これに対して権利行使をする目的のもと，あえて原告における販売実態のない本件商標についての登録を行い，権利行使に及んだものと推認するのが相当である。
そうだとすれば，原告が，本件商標権に基づき被告に対し権利行使をするのは，権利の濫用に該当し，許されないものと解される。(3)以上のとおり，その余について判断するまでもなく，原告の予備的請求も，理由がない。
４結論
よって，原告の主位的及び予備的請求は，いずれも理由がないからこれらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
東海林         保
裁判官
今井弘   晃
裁判官
実本    滋
別紙省略


平成２４年１２月１３日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年(ワ)第１３５５９号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月２０日
判              決
原              告      株式会   社安成   工務店同訴訟代理人弁護士      沖      田      哲      義同                      本      間      通      義同                      片      山      智      裕同訴訟   復代理   人弁護   士      山      根      康      路同                      菊      池      優      太被              告      株式会社スズケン＆コミュニケーション同訴訟代理人弁護士      中      田      祐      児同                      島      尾      大      次同                      高      木      誠一    郎
主              文
１被告は，原告に対し，金８３６万円及びこれに対する平成２１年２月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを５０分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
４本判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由

第１請求
被告は，原告に対し，金４億０５２８万１０００円及びこれに対する平成２１年２月１５日から支払済みに至るまで年分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，後記本件商標権の商標権者であり，デザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業（以下「ユニキューブ事業」という。）に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供している原告が，ユニキューブ事業を営む被告に対し，①デコスドライ工法を採用しない建物の工事請負契約に後記本件商標を使用したことは，本件販売契約に基づく商標使用許諾の範囲外であると主張して，商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠償請求をすると共に，②デコスドライ工法を採用しない建物に原告が提供した後記本件情報を使用したことは，本件販売契約に基づくノウハウ使用許諾の範囲外であると主張して，債務不履行又は不正競争防止法（営業秘密の不正使用）に基づく損害賠償請求をする事案である（なお，上記①と②の各請求の関係は単純併合であり，上記①の商標権侵害に基づく請求と債務不履行に基づく請求，上記②の債務不履行に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求の関係は，いずれも重なり合う限度で選択的併合である。）。
２判断の基礎となる事実
以下の各事実は，当事者間に争いがないか，又は掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる。
当事者
原告及び被告は，いずれも土木，建築の設計，施工，監理等を営業の目的とする株式会社である。
原告の商標権
原告は，以下の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本
件商標」という。）を有している（甲１）。
①登録番号   第４９１２２７２号
②出願日     平成１７年４月２８日
③登録日     平成１７年１２月２日
④商品及び役務の区分   第３６類
⑤登録商標   別紙商標目録のとおり
デコスドライ工法
デコスドライ工法は，建物の断熱・防音工法の一つであり，天然の木質繊維であるセルロースファイバーを用いる点に特徴がある（甲３，２９）。同工法については，特許権設定登録がされており，原告の子会社である株式会社デコス（以下「デコス社」という。）がその特許権者である（甲２０）。デコス社は，平成８年９月以降，デコスドライ工法についての施工代理店契約事業を実施している（乙３５）。また，平成１２年５月に，デコスドライ工法の施工技術の確立と普及を図ることを目的とした日本セルロースファイバー断熱施工協会が設立され，会長に原告の代表者，事務局長にデコス社の取締役が就いている（乙３７）。
本件販売契約の締結
アユニキューブ事業
原告は，訴外ハイアス・アンド・カンパニー株式会社（以下「訴外ハイアス」という。）と共同して，平成１７年から，工務店等と「ユニキューブ・パッケージ販売契約」を締結して（以下，契約の相手方である工務店等を「加盟店」ともいう。），原告安成が開発したデザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業（「ユニキューブ事業」）に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供する事業を行っている。
イ本件販売契約

(ア)原告及び訴外ハイアスは，平成１７年９月７日，被告との間で，ユニキューブ・パッケージ販売契約を締結した（甲４。以下「本件販売契約」という。）。
イ同契約において，「ユニキューブ」，「ユニキューブ・パッケージ」，「ユニキューブ事業」について，以下のとおり定義されている（本件販売契約１条）。
ａ「ユニキューブ」
原告が開発した設計・施工ノウハウにより建築される建築物で，キューブ型の外観デザインを持ち，かつ，デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物（同契約１条１項）。
ｂ「ユニキューブ・パッケージ」
原告が自ら開発したユニキューブの設計・施工・営業ノウハウと，訴外ハイアスから提供を受けた顧客獲得のための営業ノウハウとを，訴外ハイアスの支援のもと有機的に組み合わせたもの（同２項）。
ｃ「ユニキューブ事業」
ユニキューブ・パッケージに含まれるノウハウを用いてユニキューブの設計・施工を行う事業（同３項）。
(ウ)同契約において，原告は，被告に対し，徳島県を中心に，ユニキューブ事業を行う非独占的な権利を与え（同２条２項），建物の外観及び間取りに関する別紙本件情報記載の情報（以下「本件情報」という。）等が記載された設計・施工マニュアル及び営業マニュアル一式（以下「原告マニュアル」という。乙１２）を引き渡した（同４項）。また，被告は，原告が有する「ユニキューブ」，「ＵＮＩＣＵＢＥ」，「ｕｎｉｃｕｂｅ」等のユニキューブ建物に関する商標・ロゴ・サービスマーク（登録の有無を問わない。）を，ユニキューブ事業にのみ使用することができるとされた（同４条１項）。

(5)被告の行為


ア被告は，ユニキューブ事業を開始した後，本件情報を使用したキューブ型外観を有し，デコスドライ工法が採用された建物の建築工事請負をしたが（以下，このような建物を「ユニキューブ物件」という。），他方で，建築工事請負契約書，見積書，見積内訳書，仕様書，図面等に本件商標を使用した上で，本件情報を使用したキューブ型の外観を有するもののデコスドライ工法が採用されていない建物の建築工事請負もしていた（以下，このような建物を「本件対象物件」という。）。なお，被告は，遅くとも平成１９年４月以降においては，施主にデコスドライ工法についての説明をすることなく，本件対象物件の建築工事請負をしていた（弁論の全趣旨）。
イまた，被告は，本件対象物件についても，自己のウェブサイト上において，ユニキューブの施工実績として紹介していた（甲１０の１・２）。
３争点
(1)本件商標の不正使用についての損害賠償請求
ア商標権侵害に基づく請求（争点１）
(ア)本件対象物件の工事請負は，本件商標の指定役務とは類似するか
（争点１－１）
(イ)本件対象物件に本件商標を使用することは，本件販売契約による
使用許諾の範囲内か（争点１－２）
イ債務不履行に基づく請求
被告は，本件販売契約に基づき，本件対象物件には本件商標を使用し
ない義務を負っていたか（争点２）
(2)本件情報の不正使用についての損害賠償請求
ア債務不履行に基づく請求
被告は，本件販売契約に基づき，本件対象物件には本件情報を使用し

ない義務を負っていたか（争点３）
イ不正競争防止法２条１項７号該当を理由とする請求（争点４）
(ア)本件情報の営業秘密性（争点４－１）
(イ)本件対象物件の本件情報を使用することは，本件販売契約による
使用許諾の範囲内か（争点４－２）
(3)本件商標の使用，本件情報の使用について，原告による黙示の許諾が認
められるか（争点５）
(4)原告の損害額（争点６）
第３争点に関する当事者の主張
１本件商標の不正使用についての損害賠償請求について
(1)商標権侵害に基づく請求
ア争点１－１（本件対象物件の工事請負は，本件商標の指定役務とは類似するか）
【原告の主張】
被告は，本件対象物件の建築工事について，建築工事請負契約書，見積書，設計図書や確認申請書，検査済証等に本件商標を表示しているほか（乙２７の１～４４），自社のホームページにも本件商標を表示している（甲１０の１・２）。また，被告は，本件対象物件の営業に当たり，本件商標を付した広告，価格表，取引書類を頒布するなどしている（甲２１）。このように，被告は，本件商標を，本件対象物件の建築・販売に当たって使用しているところ，これらは本件商標の指定役務である建物の売買等と類似する。
【被告の主張】
被告が本件商標を使用したのは，建築工事の受注，施工という請負契約の履行においてである。
一方，本件商標の指定役務は、建物の管理、建物の貸借の代理又は媒

介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介等であるところ(甲１)，請負契約の履行はいずれにも該当しない。したがって，被告の行為と本件商標の指定役務とは類似しない。
イ争点１－２（本件対象物件に本件商標を使用することは，本件販売契約による使用許諾の範囲内か）
【被告の主張】
以下の事情からすると，本件販売契約におけるデコスドライ工法の「標準採用」とは，同工法が基本的に採用されているという程度の意味合いであり，必ず採用されているという趣旨ではない。したがって，原告は，被告に対し，本件販売契約における本件商標の使用許諾について，デコスドライ工法の採用を条件とせず包括的に許諾していたといえ，被告の行為は，本件販売契約による使用許諾の範囲内である。(ア)ユニキューブ事業の実施に当たって重要なのは，いかに遊休土地の所有者（施主）から工事を受注するかということにあり，数ある断熱・防音工法の一つにすぎないデコスドライ工法の採否は重要ではない。
本件販売契約において，同工法は「標準採用」とされているものの，明確な定義はなく，採用しなかった場合の制裁条項も設けられていない。また，原告マニュアルの全体に占める同工法に関する記載の割合も小さい（全４１０頁中わずか２頁しかない。乙１２の１・２）。さらに，「ユニキューブ・パッケージ販売契約」は，フランチャイズ契約のような継続的な取引関係ではなく，売り切りの契約であることからしても，原告は，加盟店が建築する建物の品質について特段の関心を払っていなかったといえる。
(イ)また，ユニキューブ事業は，建物の建築工事の受注・施工を目的とするところ，工事請負契約の締結過程では，当然に加盟店と施主との交

渉が行われ，その中で，施主がデコスドライ工法以外の防音・断熱工法を希望することもある（甲５７参照）。このようなときに、加盟店が施主にデコスドライ工法を押し付けなければならず，同工法を採用しないのであれば，ユニキューブの特徴である本件情報を使用したキューブ型の外観デザインの建物についての請負契約を締結できないとするのは現実的ではない。そうすると，本件販売契約にいう「標準採用」というのは，標準的な仕様として，デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱が用いられることを意味するにとどまり、具体的な契約締結の場面で，施主との合意により，デコスドライ工法以外の工法を採用することを許さない趣旨ではない。
(ウ)なお，「標準採用」を上記のとおりに解釈することは，「ユニキューブ・パッケージ」の商材としての価値を高めることになり，原告の合理的意思にも合致する。
【原告の主張】
(ア)本件販売契約において，「ユニキューブ」は，デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物とされているところ，ここでいう「標準採用」とは，選択採用（オプション）ではなく，必ず採用する必要があり，選択の余地がないという意味である。したがって，本件販売契約上，デコスドライ工法を採用しない建物に本件商標を使用してはならないことは明確に定められており，本件対象物件の工事請負に本件商標を使用する行為は，使用許諾の範囲外である。
(イ)被告は，原告はユニキューブ事業でデコスドライ工法を重視していなかったと主張するが，原告は，ユニキューブ事業にデコスドライ工法の採用が不可欠であることを継続的かつ全国的に広告宣伝しており（甲３８～５４），加盟店に対しても，その旨繰り返し説明している


（甲２１の２・６０，６２，６５，７６，７７，７９，８３頁）。また，原告のユニキューブ事業に関するビジネスモデルは，ユニキューブ・パッケージ販売契約の販売代金収入のみならず，原告の子会社のデコス社が特許権者であるデコスドライ工法の普及による収益向上をもねらったものある。すなわち，ユニキューブ事業の加盟店がデコスドライ工法を採用したユニキューブ物件を建築するためには，デコスドライ工法の施工代理店にその施工を委託しなければならないところ，当該施工代理店は，デコス社の販売代理店である越智産業等を通じて，デコス社からセルロースファイバーを購入する仕組みになっている。したがって，ユニキューブ事業においては，加盟店が建築するユニキューブ物件にデコスドライ工法が採用されることで，原告の子会社ひいては原告の収益増加をもたらすことが意図されているのであって，原告がデコスドライ工法を重視していなかったとの主張には理由がない。(ウ)なお，被告は，施主の側から，デコスドライ工法を採用せず，他の工法，断熱材に変更して工事価格を引き下げるように求められたと主張するが，そのような経緯は立証されていない。
(2)争点２（被告は，本件販売契約に基づき，本件対象物件には本件商標を付さない義務を負っていたか）
【原告の主張】
原告は，上記(1)イ【原告の主張】のとおり，本件販売契約において，デコスドライ工法を採用しない本件対象物件の工事請負に本件商標を使用することは許諾していないが，それのみならず，原告は，ユニキューブ事業について，デコスドライ工法による断熱の品質・性能により，積極的に本件商標のブランド力を確保しようとしている（本件販売契約５条３項参照）。したがって，原告は，被告に対し，デコスドライ工法を採用しない本件対象物件の工事請負に本件商標を使用することを禁止しており，被告はそのよ

うな使用をしない義務を負う。
【被告の主張】
上記(1)イ【被告の主張】のとおり。
２本件情報の不正使用についての損害賠償請求について(1)争点３（被告は，本件販売契約に基づき，本件対象物件には本件情報を使用しない義務を負っていたか）について
【原告の主張】
本件販売契約において，本件情報は原告に帰属することが明らかにされている（本件販売契約５条１項）。
そして，原告は，同契約において，被告に本件情報の使用を許諾したが，これは徳島県を中心にユニキューブ事業を行うためか，又は新たな商品開発のためにその開発途上で使用することを条件として，許諾したものである（本件販売契約２条２項，４条２項，５条３項）。
デコスドライ工法を採用しない建物の建築は，ユニキューブ事業の実施ではなく，新たな商品の開発途上ということでもない。したがって，被告は，デコスドライ工法を採用しない建物に本件情報を使用することは許諾されておらず，このような使用をしてはならない義務を負う。
【被告の主張】
本件商標の使用許諾の場合（上記１(1)イ【被告の主張】）と同様，本件販売契約における本件情報の使用許諾についても，原告は，デコスドライ工法の採用を条件とせず包括的に許諾しており，したがって，被告は，本件販売契約上，デコスドライ工法を採用しない建物に本件情報を使用してはならない義務を負っていない。
(2)不正競争防止法２条１項７号該当を理由とする請求
ア争点４－１（本件情報の営業秘密性）
【原告の主張】

本件情報は営業秘密である。
【被告の主張】
争う。
イ争点４－２（本件対象物件の本件情報を使用することは，本件販売契約による使用許諾の範囲内か）
【被告の主張】
上記(1)【被告の主張】のとおり。
【原告の主張】
上記(1)【原告の主張】のとおり。
３争点５（本件商標の使用，本件情報の使用について，原告による黙示の許諾が認められるか）
【被告の主張】
(1)原告は被告による本件対象物件の工事請負を把握していたことア(ア)越智産業株式会社（以下「越智産業」という。）は，デコス社のデコスドライ工法についての販売代理店であり，デコスドライ工法の施工代理店となった業者は，越智産業から必要なセルロースファイバー等を購入しなければならないとされる。また，越智産業は，原告のユニキューブ事業における販売代理店でもあり，加盟店は，同社を通じて，ユニキューブ建材を「標準実行予算書」（甲５，６，甲２６・３～１５頁）に記載された価格で購入できるとされている。被告は，ユニキューブ事業の実施に当たり，越智産業を通じて必要な建材等を発注しており，当初はユニキューブ建材と共にデコスドライ工法の施工を発注していたが（乙２４の１～３），その後，被告は，ユニキューブ建材についてのみ発注するようになった。したがって，越智産業は，被告がデコスドライ工法を採用しなくなったことを確知しており，それにもかかわらず被告に販売を継続していたことからす

れば，越智産業には，ユニキューブ事業にデコスドライ工法が不可欠であるとの認識はなかったといえる。
(イ)越智産業は，上記のとおり原告やデコス社の販売代理店であり，原告やデコス社に，当然上記情報を提供していたといえる（甲５７参照）。
(ウ)また，被告は，平成１８年２月に，ユニキューブ事業の加盟店を会員とする組織（ユニキューブサプライヤーズクラブ）に加入し（甲２２），それ以降，ユニキューブ事業の受注実績を訴外ハイアスに提出している。
(エ)以上のとおり，デコス社，越智産業が把握する被告のデコスドライ工法の施工状況，ユニキューブ建材の発注状況と，訴外ハイアスが把握する被告のユニキューブ事業の受注実績を照合することによって，被告がデコスドライ工法を採用しない本件対象物件の工事請負をしている事実を把握していたといえる。
イなお，平成１８年６月に，原告は，被告が将来的にデコスドライ工法を採用しなくなる可能性を認識していたのであるから（甲５７），越智産業を通じて被告の動向を注視し，平成１９年４月の時点で被告による本件対象物件の工事請負を認識していたといえる。
(2)原告は，被告に対し，デコスドライ工法の採用を求めたことがないこと原告は，上記(1)のとおり，被告による本件対象物件の工事請負を認識しながら，平成２２年６月に至るまで，被告にデコスドライ工法を採用するよう求めたことはない。それどころか，原告は，販売実績の高い被告の功績を称えてユニキューブ事業の宣伝に積極的に利用しており，現在においても，自社のホームページにおいて，被告による本件対象物件の実績をユニキューブ事業の宣伝に利用している。
(3)小括

したがって，原告は、被告に対し、本件対象物件の工事請負を積極的に容認していたといえ，黙示の許諾が認められる。
【原告の主張】


(1)被告がデコスドライ工法を採用していないことの疑惑が原告に初めて報告されたのは平成１９年４月のことであるが，その当時は，被告においてユニキューブ事業の責任者の変更があったことなどから，契約違反をとがめる通知をしなかったにすぎない。その後，平成２０年６月になって，被告がデコスドライ工法を採用していない疑惑が濃厚になったことから，訴外ハイアスが，被告にデコスドライ工法の施行代理店になることなどを提案するに至った。
なお，平成１８年６月頃に，被告担当者が，越智産業宛のメールの中で，ユニキューブ入居者からデコスドライ工法の代わりに他の設備を充実させて欲しいとの要望があったことを述べているが（甲５７），デコスドライ工法を採用していないことを決定付ける内容ではない。
(2)また，原告が，デコス社や越智産業を通じて，デコスドライ工法の施工状況を把握していたことはない。実際，原告は越智産業に対し。被告へのユニキューブ資材及びデコスファイバーの出荷状況を問い合わせたが，任意には応じてもらえず，弁護士会照会を行わざるを得なかったのである（甲５６の１～３）。
なお，越智産業へのセルロースファイバーの注文は，あらかじめ注文ロットが定められており，ユニキューブの断熱工事の都度，注文がされるわけでもない（甲６４参照）。また，ユニキューブ建材は，資材メーカーから越智産業に直接卸されるのであって，越智産業は，ユニキューブ事業における原告の販売代理店ではない。
(3)以上のとおり，原告は，被告がデコスドライ工法を採用しないことを容認したことはなく，黙示の許諾は認められない。

なお，そもそも被告の行為は本件販売契約に違反するにもかかわらず，その効果が生じないというためには，単に積極的に容認していただけでは足りず，法的責任を免除する意思表示まで必要というべきである。
３争点５（原告の損害額）について
【原告の主張】
(1)本件商標の不正使用による損害
本件商標の不正使用による商標権侵害による損害は以下のとおりである（なお，下記ア，イは選択的な主張である。なお，債務不履行に基づく損害についても同額を主張する。）。
ア商標法３８条２項の推定に基づく損害
被告が工事請負した本件対象物件は，別紙物件リスト【原告の主張】棟数欄記載の４７件１４６棟である。
そして，請負金額は，請負契約書（乙２７の１～４４）又は被告が使用していた月次コミュニケーションシート上の請負金額に基づき，別紙物件リスト【原告の主張】請負金額欄のとおりであり，原価は，標準実行予算書（甲５，６）における１現場で１棟～１０棟を建築した場合の「共通仮設工事」，「本体工事」，「諸経費」，「外構工事」を基にした上で，デコスドライ工法不採用による原価減少分も考慮して計算（当該計算については，別紙原価表参照。ただし，物件番号１１，１３については，屋根部分にデコスドライ工法を採用していると想定している。）をした別紙物件リスト【原告の主張】原価欄のとおりであって，被告の粗利益は，別紙物件リスト【原告の主張】粗利欄記載のとおり４億２６９０万７５１５円である（このうち３億７０００万円を請求する。）。したがって，同金額が商標法３８条２項に基づき，損害額と推定される。
イ商標法３８条３項に基づく損害

原告及び訴外ハイアスは，「ユニキューブ」の形態模倣（不正競争防止法２条１項３号）該当を理由とする事案で，１棟当たり１４０万８０００円を和解金としたことがあるところ，本件商標の商標権侵害による使用料相当額は，同金額を下回らない。
したがって，２億０５５６万８０００円（＝１４０万８０００円×１４６棟）が商標法３８条３項に基づく損害であるところ，これと後記(2)イの損害額の合計の一部である３億７０００万円を請求する。
ウ損害の発生について
被告は，徳島県を中心にユニキューブ事業を行っているのに対し，原告は，山口県，福岡県を中心に事業を行っている。
しかしながら，原告は，受注の範囲を特定地域に限定していないため，他の都道府県から受注することも可能であり，現に受注した実績もある。また，原告は，他都道府県であっても，下請業者を利用してユニキューブを施工することも可能である。なお，原告が，徳島県に進出していなかったのは，被告が同県でユニキューブ事業を行っていたことに対する道義的配慮によるものであって，仮に被告が，本件対象物件の工事請負をしていることを知っていれば，本件販売契約を解除し，徳島県にも進出していた。したがって，原告と被告とは競合関係にあり，原告に損害が生じていることは明らかである。
(2)本件情報の不正使用による損害
本件情報の不正使用による不正競争防止法違反による損害は以下のとおりである（なお，下記ア，イは選択的な主張である。なお，債務不履行に基づく損害についても同額を主張する。）。
ア不正競争防止法５条２項に基づく損害
上記(1)アと同じ。
イ不正競争防止法５条３項２号に基づく損害

上記(2)イと同じ。
(3)ユニキューブ事業の信用毀損
原告のユニキューブ事業は，１年当たり２億２２５０万円の売上げがあり，ユニキューブ・パッケージ販売事業は，１年当たり１億２１１２万２０００円の売上げがある。また，原告及び訴外ハイアスは，ユニキューブ事業について，業界紙，自社のウェブサイト，担当社の営業活動などにより，積極的な広告宣伝活動を行っており，原告は，ユニキューブの品質を保持し，模倣商品を阻止するための企業努力を行っている。これらの事情を考慮すれば，被告の行為によるユニキューブ事業の信用毀損の損害額は３０００万円を下らない。
(4)弁護士費用
本件の弁護士費用相当の損害額は，５２８万１０００円を下らない。
【被告の主張】
(1)原告に営業上の損害が発生したとは認められないことア被告は，徳島県内の建設業者であり，ユニキューブ事業を徳島県内でしか行っていない。これに対し，原告は，徳島県内でユニキューブ事業を行っておらず，原告と被告とは競合関係にはない。
イまた，建物の工事請負は，流通商品のように使用された商標に化体された業務上の信用に基づいてされるなどということはなく，本件商標は，被告が本件対象物件の受注を獲得する上で全く寄与していない。むしろ，被告が，ユニキューブ事業において数々の受注を獲得できたのは、被告の信用力，被告の創意工夫に基づく営業方法、県内企業としてこれまで培ってきた人脈等によるものである。
ウ以上のとおり、原告と被告は競合関係になく、また、本件商標は被告の売上げに全く寄与していない以上、原告に営業上の損害が発生したとは認められない。

(2)本件商標の不正使用による損害


ア原告は，別紙物件リスト記載【原告の主張】のとおり，被告が本件対象物件を建築・販売し，粗利益を得たと主張する。
しかしながら，原告の本件対象物件として主張するものの中には，途中で解約された物件，デコスドライ工法を採用している物件，契約書等に本件商標の表示がない物件も含まれており，これらについては，別紙物件リスト記載【被告の主張】のとおりである。
イまた，請負金額についても，別紙物件リスト記載【被告の主張】記載のとおりであって（乙２７），原告が主張する金額は認められない。なお，原告が原価の根拠とする「標準実行予算書」の記載は，参考価格を提示したものにすぎない。
本件情報の不正使用による損害
争う。
信用毀損及び弁護士費用
争う。
第４当裁判所の判断
１争点１，２（本件商標の不正使用についての損害賠償請求）について当裁判所は，以下のとおり，争点１（商標権侵害に基づく請求）について，以下のとおり判断する。
(1)争点１－１（被告の行為と本件商標の指定役務とは類似するか）について本件商標の指定役務は，「建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価」等である。
被告は，本件商標を，本件対象物件の建築工事請負契約書，見積書，見積内訳書，仕様書，図面等に用いており，本件対象物件の建築工事請負につ

いて使用しているところ，建築工事請負は，建物の売買と密接な関係があり，これに本件商標が使用された場合，原告の有する本件商標権と誤認混同が生じるといえる。
したがって，被告の行為と本件商標の指定役務は類似する。(2)争点１－２（被告の行為は本件販売契約による使用許諾の範囲内か）に
ついて
ア本件販売契約における文言について
上記第２の２イのとおり，本件販売契約では，本件商標を含む「ユニキューブ」，「ＵＮＩＣＵＢＥ」，「ｕｎｉｃｕｂｅ」等のユニキューブ建物に関する商標・ロゴ・サービスマーク（登録の有無を問わない。以下「本件商標等」という。）について，ユニキューブ事業にのみ使用することができるとされ（４条１項），「ユニキューブ」については，「原告が開発した設計・施工ノウハウにより建築される建築物で，キューブ型の外観デザインを持ち，かつ，デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物」（同１項）と定義されている。したがって，本件販売契約上，本件商標は，原告が開発した設計・ノウハウにより建築される建築物で，キューブ型の外観デザインを持ち，かつ，デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物に付することを許諾されているといえ，「標準採用」の意義が問題となる。
イそこで検討するに，上記のとおり「ユニキューブ」の定義として，①キューブ型の外観デザインを持つことに加え，②デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物であることを必要条件としており，本件商標等の使用をユニキューブ事業に限っていることからすれば，原告としては，本件商標等に，キューブ型の外観デザインであることのみならず，デコスドライ工法の採用も含めた商品価値を化体させようと

意図していたものといえるのであって，このことは，本件販売契約を締結する被告にとっても明らかであったといえる。
したがって，本件販売契約における本件商標の使用許諾について，デコスドライ工法の採用が全く条件とされていなかったとする被告の主張は採用できない。
ウ一方，原告は，本件販売契約における本件商標の使用許諾は，当該建物にデコスドライ工法を採用することを必要条件としたものであると主張する。
しかしながら，ユニキューブ事業においても，同事業で建築する建物の標準的な仕様は定められているものの，建物の工事請負という事業の性質からすれば，具体的な施工内容は，施主との交渉によって確定することが当然に予定されているといえる。断熱・防音工法はデコスドライ工法以外にも様々な工法が存在するところ，施主がデコスドライ工法以外の工法を希望する場合には，その後，本件商標を使用することができず，さらにはキューブ型の外観デザインも使用できないことになるのは，当事者の合理的意思とはおよそいい難く，原告がユニキューブ・パッケージ販売契約を締結する際に，被告やその他の加盟店に対し，そのような説明をしていたとも認められない（原告マニュアルにも，ユニキューブの特徴としてデコスドライ工法の採用を記載した箇所はあるが（甲２１の２・６０，６２，６５，７６，７７，７９，８３頁），施主との交渉の結果，これを採用しない建物について工事請負してはならない旨の記載までは見当たらない。）。
なお，訴外ハイアスの取締役は，平成１８年６月頃，被告担当者からデコスドライ工法よりも他の設備にお金を回したいという話があった際に，デコスドライ工法は標準採用にしていることから外せない旨伝えているが（甲５７），このときも社長の対応待ちとされていることなどからすれ

ば，当該やり取りをもって，本件販売契約の際，原告において，本件商標の使用許諾に当たりデコスドライ工法の採用を必要条件とする旨の方針であったとまではいえず，当該内容の合意があったとまで認めることはできない。
以上を踏まえると，本件販売契約におけるデコスドライ工法の「標準採用」とは，当該建物にデコスドライ工法を採用することを条件とするものであるが，例外を許さない趣旨ではなく，施主に対し，デコスドライ工法を標準仕様として提示しつつ，施主との交渉の結果，デコスドライ工法を採用しないこととなった場合を含むものと解するのが相当である。エなお，このように解することは，原告の本件販売契約後の対応とも整合的であるといえる。
すなわち，上記のとおり，平成１８年６月頃，被告担当者は，訴外ハイアスの取締役に対し，入居者からデコスドライ工法の支持が強くなく，ウォシュレット等を付けて欲しいという要望があるため，デコスドライ工法から他の設備にお金を回すという内容の話があり（甲５７），その後，平成１９年４月頃になって，原告に被告がユニキューブ事業にデコスドライ工法を採用していないとの疑惑が報告されたとされるが（弁論の全趣旨），原告は，この時点で，デコスドライ工法の採否について被告に確認するなどの特段の対応を取っておらず，そのことについて合理的な理由も見当たらない。したがって，原告としても，デコスドライ工法の採否について，例外を許さない姿勢ではなかったと認められる。オ原告は，「標準採用」とは，自動車等広く量産品に使われる用語で，製品の共通製造工程で標準仕様として採用されることをいい，消費者は，その標準仕様にオプションとして新たに仕様・機能を付加することはできても，標準仕様として採用されたものを不採用にすることはできないと主張するが，本件販売契約がこのような内容であったことについての特段の立証は


ない上，建築請負と自動車の売買とでは事情が異なるのであって，原告の主張は採用できない。
(3)小括
原告は，ユニキューブ事業の加盟店に対し，本件商標の使用を認めているが，無限定にこれを認めるものではなく，原告が開発したキューブ型の外観デザインを持ち，かつデコスドライ工法を標準採用した建物に関するユニキューブ事業に使用する場合に限り，これを認めるものである。上記認定したところによれば，被告が，施主に対し，本件商標を示して，原告が開発した建物を提示し，同時にデコスドライ工法についても提示したところ，施主の希望により他の施工方法が採用されたような場合，本件商標の出所表示機能，品質保証機能はいずれも害されないということができ，商標権侵害は成立しないと認められる（なお，この場合，被告の債務不履行も成立しない。）。これに対し，被告が，施主に対し，本件商標を示して，原告が開発した建物のみを提示し，断熱工法としてデコスドライ工法以外のものを提示した場合，少なくとも本件商標の品質保証機能は害されるというべきであるから，原告のした許諾の範囲外であるとして，商標権侵害を構成するというべきである。２争点３，４（本件情報の不正使用についての損害賠償請求）について当裁判所は，以下のとおり，争点３（債務不履行に基づく請求），争点４（不正競争防止法に基づく請求）についての原告の主張にはいずれも理由がないと判断する。
争点３（債務不履行に基づく請求）について原告が債務不履行の内容として主張するところは，被告が原告から提供を受けた本件情報を利用してユニキューブ事業を行いつつ，デコスドライ工法を採用しない建物を建築したことと解される。
しかしながら，本件販売契約の解釈として，原告が被告にデコスドライ工法の採用を必須のものとして義務付ける趣旨を含まないことは既に認定した

とおりであるから，債務不履行の主張に理由がないことは明らかである。争点４（不正競争防止法に基づく請求）について原告は，本件情報は，営業秘密であると主張するが，具体的な主張立証はなく，これを認めるに足りない。
３争点５（原告による黙示の許諾が認められるか）について当裁判所は，以下のとおり，争点５（原告による黙示の許諾が認められるか）についての被告の主張には理由がないと判断する。
被告は，原告は，デコス社又は越智産業を通じて，平成１９年４月の時点で，被告が本件対象物件を建築，販売していることを把握しており，それにもかかわらず，被告に対し，デコスドライ工法の採用を求めたことはなく，むしろ，販売実績の高かった被告の功績を称え，ユニキューブ事業の宣伝に積極的に利用してきたのであるから，原告は，本件対象物件における本件商標の使用について黙示の許諾をしていたと主張する。
(2)越智産業は，ユニキューブ事業について，原告マニュアルに記載された「標準実行予算書」（甲５，６，２６の３・３～１５頁）の価格（７００万円）で，ユニキューブ用建材，デコスドライ工法に使用するセルロースファイバーを納品する業者として，原告から指定を受けており（弁論の全趣旨），被告は，実際に，平成１９年１月から３月にかけては，個別の物件を指定した上で，越智産業に対し，ユニキューブ建物に使用するユニキューブ建材及びセルロースファイバー，本件対象物件に使用するユニキューブ建材を発注していたことが認められる（乙２４の１～３）。このことからすると，被告は，平成１９年４月以降も，越智産業に対し，デコスドライ工法を発注することなくユニキューブ建材を発注していた可能性があり，越智産業は，被告がデコスドライ工法を採用していないことを認識していた可能性がある。しかしながら，仮に，越智産業が上記認識を有していたとしても，原告と越智産業とは別会社であって，原告が直ちにその旨を把握できたということ

はできない（訴外ハイアスは，越智産業に対し，被告がデコスドライ工法を採用しないように求めた場合には，報告するよう求めているが（甲５７），これについての報告がされた旨の立証もない。）。
したがって，原告が，平成１９年４月の時点で，被告が本件対象物件を建築，販売していることを把握したとまでは認められず，そうである以上，被告が，本件対象物件を積極的に容認していたと評価することはできない。なお，原告は，平成２３年に内容を更新したウェブサイトにおいても，ユニキューブの施工実績として，被告が建築した本件対象物件を紹介していることが認められるが（乙２９），このことをもって，直ちに被告が本件対象物件に本件商標を使用することについての黙示の承諾をしたということはできない。
以上のとおりであって，争点５（原告による黙示の許諾が認められるか）についての被告の主張には理由がない。
４争点６（原告の損害額）について
商標法３８条に基づく損害
ア被告による商標権侵害について
上記第２の２(5)及び第４の１(2)の事実並びに証拠によれば，被告は，本件販売契約の締結後，当初はデコストライ工法を採用した建物を施工していたが，施主の希望等により，他の断熱工法による建物も施工するようになったこと，平成１８年６月には，デコスドライ工法を外したい旨を原告に打診するなどしたこと，平成１９年４月以降は，ユニキューブの施主に対し，デコスドライ工法が標準仕様である旨の説明をしなくなったこと，以上の事実が認められる。
上記検討したところによれば，本件商標を使用しながら，ユニキューブの施主に対し，デコスドライ工法が標準仕様である旨の説明をしなかった場合には，本件商標権の侵害が成立し，したがって，平成１９年４月以降

に着工された本件対象物件，すなわち別紙物件リスト１５～１８，２０，２１，２４，２６，２７，２９，３１，３２，３５，３７，３８，４０～４２，４４，４６～５１，５４の合計２４件７８棟については，商標権侵害が認められる（乙２７）。
イ商標法３８条２項に基づく損害
ア商標法３８条２項は，侵害者が侵害行為により受けた利益の額を，商標権者の受けた損害の額と推定している。


ところで，商標権は，商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく，商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付くことによってはじめて一定の価値が生ずる性質を有する点で，特許権，実用新案権及び意匠権などの他の工業所有権とは異なる。商標権侵害があった場合，侵害品と商標権者の商品との間には，必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らないから，侵害品と商標権者の商品との間には，市場において，当然には相互補完関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係）が存在するということはできない。したがって，上記相互補完関係を認めるのが困難な事情がある場合には，商標法３８条２項によって損害額を推定するのは相当でないというべきであって，このような事情の有無については，商標権者が侵害品と同一の商品を販売（第三者に実施させる場合も含む。）をしているか否か，販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか，当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。(イ)本件において，被告は，徳島県内でユニキューブ事業を行っており，上記商標権侵害に係る本件対象物件の請負契約もいずれも徳島県で締結されているところ，これに対し，原告がユニキューブ事業を行っているのは福岡県及び山口県が中心であって，商圏が競合しているとはいえな

い。また，原告は，全国規模でユニキューブ・パッケージの販売事業を行っており，平成１９年７月当時，徳島県内にも２社が確認できるが（乙４１），これらの２社は，被告とは商圏を異にしており，被告に代わってこれらの２社が受注したということもできない。原告において他の加盟店を獲得できたような事情も見当たらない。
さらに，被告がユニキューブ物件ではなく，デコスドライ工法を採用しない本件対象物件の工事請負を行うようになった当初，施主から，デコスドライ工法を希望する度合いは強くなく，一方で，他の設備を付けて欲しいとの要望があったことも踏まえると（甲５７），施主が，被告による本件対象物件の工事請負がなければ，被告以外にユニキューブ物件を発注したであろうという関係も，直ちには認められない。原告は，被告が本件販売契約に違反していたことからすれば，被告が同契約に基づき徳島県でユニキューブ事業を行っていた事情を考慮すべきではないと主張するが，原告は，上記のとおり被告の施工実績を積極的に広告宣伝するなどしており，被告が原告の事業に貢献していたといえることからすれば，本件において被告のユニキューブ事業をなかったものと仮定するのは相当ではない。
ウ以上によれば，本件においては，商標法３８条２項により，被告の利益を原告の損害と推定するのはことを困難とする事情が存するというべきである。
イ商標法３８条３項に基づく損害
ア被告は，原告に損害は発生していないと主張して，商標法３８条３項に基づく損害も認められないと主張する。
しかしながら，ユニキューブ事業についてのこれまでの実績（乙３８）を踏まえると，本件商標に顧客吸引力が全くまったくなく，本件対象物件の売上げに全く寄与していないとまでいうことはできず，また，上記

１のとおり，原告は，本件販売契約において，キューブ型の外観デザインに加え，デコスドライ工法の採用も含めた商品の価値を，本件商標を含む「ユニキューブ」，「ＵＮＩＣＵＢＥ」，「ｕｎｉｃｕｂｅ」等のユニキューブ建物に関する商標・ロゴ・サービスマーク（登録の有無を問わない）化体させようとしたものといえるところ，被告の行為は，原告が確立しようとしたこのような商標の価値を損なうものということができる。したがって，原告に損害が発生していないということはできない。
イそこで，その使用料相当額を検討するに，土地を提供し，多額の建築資金を投入して行う戸建賃貸事業において，施主が被告と契約を締結するに至るか否かは，被告が提示する事業計画の内容が施主側の希望や経済的条件に合致するか否かによるというべきであり，本件商標が有する顧客吸引力のみで契約締結に至るものではないと解される。また，被告は，本件販売契約により，個別の対価を支払わずに本件商標をユニキューブ事業に使うことの許諾は得ているのであり，デコスドライ工法が標準であることの説明をせず，本件対象物件の建築をすることが，許諾の範囲外となるにすぎないのであるから，第三者が全く無許諾で，本件商標を使用する場合と同視することはできない。以上の点に加え，ユニキューブ物件の１棟当たりの標準価格が７００万円又は７４０万円とされていたことを考慮すれば（甲５，６，２６の３・３～１５頁），本件事案において，デコスドライ工法が標準であることの説明をせず，本件商標を本件対象物件に使用する際の使用料相当額は，１棟当たり１０万円が相当と認められる。
ウしたがって，被告による商標権侵害による原告の損害は，７６０万円と認められる。
信用毀損による損害

原告は，被告の行為により，原告に信用毀損が生じていると主張するが，具体的に信用が毀損されている事情は見当たらず（このことは，原告自身が，自己のウェブサイトで，本件対象物件の施工実績を紹介していることからも明らかである。），当該損害は認められない。
弁護士費用
本件の弁護士費用相当の損害額としては，７６万円が相当である。
小括
以上のとおりであって，本件の損害額としては，８３６万円である。
５書類の提出命令の申立てについて
原告は，平成２３年７月１日付けで，証明すべき事実を，別紙物件リスト記載の物件についての被告の粗利益とした上で，被告の商業帳簿の一部若しくはその補助資料又は管理会計資料について，書類の提出命令の申立てをする。しかしながら，本件において，商標法３８条２項，不正競争防止法５条２項に基づく損害について審理する必要が認められないのは上記のとおりであり，上記各文書については，証拠調べの必要性が認められない。
６結語
以上のとおり，原告の請求は，主文の限度で理由があるから一部認容し，その余については棄却することとして，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官        谷          有    恒裁判官        松    川    充    康

裁判官       網    田    圭    亮

（別紙）
商標    目録
登録番号      第号


出願年月日    平成年   月   日登録年月日    平成年   月   日登録商標      ユ      ニ      キ      ュ      ー      ブu    n    i    c    u    b    e
商品の区分    第類
指定商品      建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，クレジットカード・デビットカード又は電子マネー利用者に代わってする支払い代金の清算又は決済，クレジットカード・デビットカードの会員の募集及び会員管理，クレジットカード・デビットカード・ＩＣカード方式による電子マネーの発行の取り次ぎ又は斡旋，クレジッカード・デビットカード・ＩＣカード方式による電子マネーの発行に関する情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，株式市況に関す
る情報の提供，商品市場における先物取引の受託
以上

（別紙）
本件情報
別紙図面①又は②をベーシックプランとする概ね以下のような特徴を有する２階建居住用建物を，木造の従来工法を採用して設計，施工することをいう。
（建物外観に関する特徴）
⑴平面図のうち外壁は，概ね   6,895mm～7,325mm×6,370mmで，長辺(概ね6,895mm～7,325mm)に対する短辺(概ね6,370mm)の割合が85%を下回らない全体として正方形に近い四角形(別紙平面略図の四角形Ｑ)から，一つの長辺の一方の角から概ね2,275mm(長辺上)×2,730mm(短辺上)の長方形(別紙平面略図のア   部分)   と，そ   の他方   の角か   ら概ね   980mm～1,410mm(   長辺上   )×2,730mm(短辺上)の長方形(別紙平面略図のイ部分)をそれぞれ切り抜くことにより，切り抜き後の上記長辺を一辺とする概ね3,640mm×2,730mmの長方形部分(別紙平面略図のＢ部分)と概ね6,895mm～7,325mm×3,640mmの長方形部分(別紙平面略図のＡ部分)からなる八角形をしており，いずれの角も直角で構成されている。
⑵立面図のうち最高高さは，概ね   6,046mm～6,074mmで，平面図における四角形Ｑの一辺の長さに対し，85%～115%の割合の範囲内であり，建物が全体として立方体に近い形におさまっている。
⑶建物の１階部分と２階部分の水平投影図・床面積が同じ，いわゆる総二階建てである。
⑷平面図のうちア部分にテラスを，イ部分に玄関アプローチをそれぞれ配置し，イ部分の短い辺(別紙平面略図の辺Ａイ)又は長い辺(別紙平面略図の辺Ｂイ)の１階部分に玄関ドアを，ア部分の二辺（別紙平面略図の辺Ａア及び辺Ｂ
ア）双方の１階部分にテラスと一体感のある引違い掃出し窓(テラス窓)２面を，２階部分に引違い腰高窓２面をそれぞれ設置している。⑸建物の外壁は，出窓等の凹凸がない。
⑹屋根は，いわゆる片流れで，玄関面からテラス面に向かって下方に流れ，屋根勾配は半寸(5/100)程度に抑えている。
⑺テラスに面する１階掃出し窓(テラス窓)２面の高さをいずれも概ね2,030mmとし，2,000mmを超えるいわゆるハイ・サッシを採用している。⑻玄関上部に上吊り式の金属製庇を，テラスに面する引違い窓に小庇をそれぞれ設置するほかに，外壁に軒，庇などの突出部がない。⑼外装材は，二つの異なる素材を外壁面ごとに張り分けており，１階部分と２階部分の上下に張り分けはしない。
⑽外装材は，ガルバニウム鋼板，サイディングなど金属製素材と窯業系素材を採用し，タイルやモルタルなどの素材を採用しない。⑾玄関ドアも外装材に合わせて，アルミなど金属製素材を採用している。
（建物間取りに関する特徴）
建物間取りは，以下の＜標準プラン＞又は＜１階リビングプラン＞の特徴を有している。
＜標準プラン＞
⑴玄関ドアからの進入口(辺Ａイ)に接して概ね   980mm×890mmの玄関フロアが，その真上の２階部分が概ね980mm×890mmの階段降り口がそれぞれ配置され，Ａ部分の玄関側の短い辺(別紙平面略図の辺ＡＳ１)に接して概ね幅980mm×長さ2,750mmの階段が，Ａ部分の長い辺(別紙平面略図の辺ＡＬ)に向かって降下し，Ａ部分の隅(辺ＡＳ１と辺ＡＬの接点)に接して階段１段目(踊り場)となるように配置されている。
⑵玄関フロアからＢ部分に接してＡ部分のテラス側の短い辺(別紙平面略図の辺ＡＳ２)に向かう概ね幅890mm×長さ2,730mm   の廊下部分(以下「廊下①」


という。)が，廊下①から直角に曲がり，階段部分に接して辺ＡＬに向かう概ね幅910mm×長さ2,750mm   の廊下部分(以下「廊下②」という。)がそれぞれ配置され，階段下スペースを利用して倉庫ないし下足箱が設置されている。⑶Ａ部分１階は，辺ＡＳ２側に洋室２(約   5.0～6.2帖)が配置され，ア部分と面して(別紙平面略図の辺Ａアに)引違い掃出し窓(概ね幅1,690mm)が，廊下①からの進入口に片引き吊り戸(概ね幅900mm)がそれぞれ設置されている。⑷Ａ部分１階の中央部分(洋室２と廊下①・廊下②に囲まれ，辺ＡＬに接した部分)に，洗面・脱衣所，浴室及びトイレからなるいわゆる水回りスペースが配置されている。トイレは，廊下②からの進入口に片引き吊り戸(概ね幅625mm)が，辺ＡＬにルーバーサッシ窓(概ね幅405mm)が，洗面・脱衣所は，廊下②からの進入口に片引き吊り戸(概ね幅625mm)が，浴室は，辺ＡＬにルーバーサッシ窓(概ね幅405mm)がそれぞれ設置されている。⑸Ｂ部分１階は，洋室１(約   5.0～5.4帖)が配置され，廊下①からの進入口に片引き吊り戸(概ね幅900mm)が，ア部分と面して(辺Ｂアに)引違い掃出し窓(概ね幅1,640mm)，辺Ｂイ面に引違い吊り戸のあるクローゼットがそれぞれ設置されている。
⑹Ａ部分２階は，階段部分及び降り口部分を除き，リビング・ダイニング・キッチンが配置され，ア部分と面して(辺Ａアに)引違い腰高窓(概ね   幅1,690mm)が，辺ＡＬにルーバーサッシ窓(概ね幅405mm)が，辺Ａイに縦滑出しサッシ窓(概ね幅406mm)がそれぞれ設置されている。⑺Ｂ部分２階は，洋室３(約   5.0～5.4帖)が配置され，Ａ部分からの進入口に引違い戸(概ね幅2,380mm)が，ア部分と面して(別紙平面略図の辺Ｂアに)引違い腰高窓(概ね幅1,640mm)が，辺Ｂイ側に引違い吊り戸(概ね幅2,570mm)のあるクローゼットがそれぞれ設置されている。
＜１階リビングプラン＞
⑴玄関ドアからの進入口(辺Ｂイ)に接して概ね   910mm×910mmの玄関フロア

が，玄関フロアに接して辺ＢＬ側に下足箱が，辺ＡＬに向かう概ね幅850mm×2,290mmの廊下部分がそれぞれ配置されている。⑵辺Ａイと辺ＡＳ１に接して洗面・脱衣所が，辺ＡＬの一部と辺ＡＳ１に接して浴室が，辺ＡＬの一部と浴室に接してトイレがそれぞれ配置されている。廊下部分から洗面・脱衣所への進入口に片引き吊り戸(概ね幅780mm)が，トイレへの進入口に片開き戸(概ね幅650mm)がそれぞれ設置され，いわゆる水回りスペースを玄関から短い廊下でつなげている。浴室及びトイレには，辺ＡＬにルーバーサッシ窓(概ね幅405mm)がそれぞれ設置されている。⑶Ａ部分   1階は，トイレと辺ＡＬの中央部に接してキッチンが配置され，辺ＡＬ上にルーバーサッシ窓(概ね幅405mm)が設置されている。キッチンの前面壁(Ａ部分中央部の辺ＡＬに平行な壁)に接して廊下部分から辺ＡＳ２に向かって上昇する概ね幅890mm×長さ2,735mm   の階段が設置され，昇り終わりが右側(辺ＢＬ側)に直角に曲がったスペースが階段降り口になっている。階段下部分には収納が，キッチンの前面壁には開口部(概ね幅450mm)が設けられている。また，辺ＡＳ２側にダイニングが配置され，ア部分と面して(辺Ａアに)引違い掃出し窓(概ね幅1,690mm)が設置されている。⑷Ｂ部分   1階は，辺Ｂイ側の玄関フロア及び下足箱部分を除く部分に収納が配置され，片引き吊り戸(概ね幅1,180mm)が設置されている。その余のＢ部分は，リビングが配置され，ア部分と面して(辺Ｂアに)引違い掃出し窓(概ね幅1,640mm)が設置されている。リビングスペースは，扉・壁等で仕切らずに，Ａ部分の廊下部分・階段下スペース・ダイニングと連続している。⑸Ａ部分２階は，辺ＡＳ１側に洋室３(約   5帖)が，辺ＡＳ２側に洋室２(約5～6帖)がそれぞれ配置されている。Ａ部分中央部(洋室３と洋室２の間)には，辺ＡＬに接して，洋室２から進入するウォークインクローゼットと洋室３との間に引違い吊り戸(概ね幅1,750mm)が設置されている収納がそれぞれ配置されており，その余は，階段部分と廊下部分である。洋室３は，廊下部分か

らの進入口に片引き吊り戸(概ね幅800mm)が，辺ＡＳ１に引違い窓(概ね幅1,690mm)が，辺Ａイに縦滑出し窓(概ね幅405mm)が，洋室２は，廊下部分からの進入口に片引き吊り戸(概ね幅800mm)が，辺Ａアに引違い腰高窓(概ね幅1,690mm)がそれぞれ設置されている。
⑹Ｂ部分２階は，洋室１(約   4.37～4.76帖)と辺Ｂイ側の収納からなる。収納は，辺ＢＬ側から，引違い吊り戸(概ね幅2,053mm)が設置されたハンガーパイプ付収納(概ね幅1,100mm)と中段のある押入(概ね幅1,070mm)，片開き戸(概ね幅496mm)が設置された中段のある押入(概ね幅560mm)が配置されている。また，洋室１は，廊下部分からの進入口に片引き吊り戸(概ね幅800mm)が，辺Ｂアに面して引違い腰高窓(概ね幅1,640mm)が設置されている。

（別紙）図面①（省略）

（別紙）図面②（省略）

（別紙）平面略図（省略）

（別紙）
物件リスト（省略）

（別紙）
原価表（省略）


平成３１年２月６日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００３１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年１月１６日
判        決
原              告     株式会   社創考テクノ同訴訟代理人弁理士    柴              大      介被              告    特許庁   長官同指定   代理人        吉    村              尚
半      田    正    人
尾      崎    淳    史
佐      藤    聡    史
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１７－１２８８７号事件について平成３０年１月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２７年１０月９日（優先権主張：平成２６年１０月１４日，日本），発明の名称を「携帯用グリップ」とする国際出願をし，その後，国内移行の手続を採った（特願２０１６－５４６５３５。以下「本願」という。）。（甲１，２）
(2)原告は，平成２９年６月１５日付けで拒絶査定を受け，同年８月３１日，これに対する不服の審判を請求し，同年１１月３０日付け手続補正書により，特許請求の範囲を補正した（以下「本件補正」という。請求項の数２）。（甲５の４，６の１・３）
(3)特許庁は，これを不服２０１７－１２８８７号事件として審理し，平成３０年１月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年２月１日，原告に送達された。（甲６の５）
(4)原告は，平成３０年３月１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（下線部は，本件補正による補正部分である。）。「／」は，原文の改行部分を示す（以下同じ。）。以下，本件補正後の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明を「本願発明」といい，その明細書（甲１，４の２）を図面を含めて「本願明細書」という。【請求項１】表面に沿って手のひらと指が接触して握持できる外部表面を有し，前記外部表面の内側に嵌合スペースを有する携帯用グリップであって，／前記嵌合スペースが，対象グリップの把持部を嵌合している場合に外部に開放されている開放型嵌合スペースである場合，／前記外部表面は，その表面に沿って手のひらと指を接触して握持したときに，手のひらが接触する手のひら接触面，指が曲がった状態で接触する屈曲面及び指先が接触する指先接触面を備え，／前記手のひら接触面から屈曲面を経由して指先接触面に至るまでこれらの面は連続して形成され，／前記開放型嵌合スペースは前記指先接触面の裏面と，前記手のひら接触面の裏面とが対向している空間に形成され，／屈曲して対向する前記開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，／前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放されており，／前記嵌合スペースが，前記対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合し，／前記外部表面に連結され，指の一部と係合する指係合部とを備えた形態と，／不特定の運搬用手押し車のハンドルに一時的に装着される運搬用手押し車用ハンドルカバーの形態と，／前記携帯用グリップが手首に装着されるバンドと連結された形態と，／前記携帯用グリップを手のひらと指を接触して握持したときに，前記指先接触面と前記手のひら接触面が前記対象グリップの把持部の形状に沿って変形し，この変形に伴って前記指先接触面と前記手のひら接触面とが前記対象グリップの把持部の周方向に伸ばされながら前記対象グリップの把持部を挟み込む形態とが除かれる携帯用グリップ。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本願発明は，下記アの引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに下記イの周知例１及び下記ウの周知例２から認められる周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない，というものである。
ア引用例：特開２００６－２３２２５０号公報（甲７の１）イ周知例１：実用新案登録第３１３７８３３号公報（平成１９年１２月１３日発行。甲７の４）
ウ周知例２：特開２０１４－２２７１３０号公報（平成２６年１２月８日公開。甲７の５）
(2)本件審決が認定した引用発明，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
所定の軸長を有する筒状体２により構成されている補助具本体１であって，／該筒状体２は，軸方向両端を開口３せしめると共に，軸方向全長に渡るスリット４を開設しており，該補助具本体１は柔軟性又は弾性を有して，容易にスリット４を広げ，スリット４よりつり革５に取り付けることが出来，／補助具本体１は，キーホルダーで鞄に取り付けるなどの方法で携帯でき，つり革につかまる際つかまる部分に取り付けて，つり革と手指の間にはさみ込んで使用することで，「つかまる部分が太くなり，手指との接地面も増えるため，力や体重が手指の一部分に集中せず，手指全体で力を込めて握ることが出来るようになるものであり」，／つり革に装着された補助具本体１の内径が，つり革のつかまる部分の外径におおよそ等しい補助具本体１。
イ一致点


表面に沿って手のひらと指が接触して握持できる外部表面を有し，前記外部表面の内側に嵌合スペースを有する携帯用グリップであって，／前記嵌合スペースが，対象グリップの把持部を嵌合している場合に外部に開放されている開放型嵌合スペースである場合，／前記外部表面は，その表面に沿って手のひらと指を接触して握持したときに，手のひらが接触する手のひら接触面，指が曲がった状態で接触する面及び指先が接触する指先接触面を備え，／前記手のひら接触面から指が曲がった状態で接触する面を経由して指先接触面に至るまでこれらの面は連続して形成され，／前記開放型嵌合スペースは前記指先接触面の裏面と，前記手のひら接触面の裏面とが対向している空間に形成され，／前記嵌合スペースが，前記対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合し，／前記外部表面に連結され，指の一部と係合する指係合部とを備えた形態と，／不特定の運搬用手押し車のハンドルに一時的に装着される運搬用手押し車用ハンドルカバーの形態と，／前記携帯用グリップが手首に装着されるバンドと連結された形態と，／前記携帯用グリップを手のひらと指を接触して握持したときに，前記指先接触面と前記手のひら接触面が前記対象グリップの把持部の形状に沿って変形し，この変形に伴って前記指先接触面と前記手のひら接触面とが前記対象グリップの把持部の周方向に伸ばされながら前記対象グリップの把持部を挟み込む形態とが除かれる携帯用グリップ。
ウ相違点１
本願発明は「指が曲がった状態で接触する屈曲面」を有するのに対して，引用発明は「指が曲がった状態で接触する面」であって，「屈曲面」ではない点。
エ相違点２
本願発明は「屈曲して対向する開放型嵌合スペース」を有するのに対して，引用発明の開放型嵌合スペースは「屈曲して対向」するものではない点。
オ相違点３
本願発明は「開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放」しているのに対して，引用発明の開放型嵌合スペースは，そうではない点。
(3)本件審決が認定した周知技術
本件審決は，周知例１及び２から，以下の周知技術を認定した。ア指が曲がった状態で接触する屈曲面（以下「周知技術１」という。）イ屈曲して対向する開放型嵌合スペース（以下「周知技術２」という。）ウ開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放（以下「周知技術３」という。）
(4)本願発明に係る審査及び審判の経緯
ア本願について，平成２７年１２月１８日付け国際調査機関の見解書が作成された。同見解書は，当初の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明につき，引用例に基づく新規性欠如及び進歩性欠如を説明するものであった。（甲３の１）イ原告は，平成２８年７月１３日，本願について，国内移行の手続を採るとともに，同日付け手続補正書により，特許請求の範囲を補正した（以下「第１補正」という。）。（甲２，３の２）
ウ特許庁審査官は，平成２８年９月１２日付け拒絶理由通知をした（以下「第１拒絶理由通知」という。）。第１拒絶理由通知は，第１補正後の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明につき，引用例及び特開平９－３０３０６号公報に基づく進歩性欠如等を理由とするものであった。（甲４の１）エ原告は，平成２８年１１月１１日付け手続補正書により，特許請求の範囲及び明細書を補正した（以下「第２補正」という。）。（甲４の２）オ特許庁審査官は，平成２９年２月３日付け拒絶理由通知をした（以下「第２拒絶理由通知」という。）。第２拒絶理由通知は，第２補正後の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明につき，特開２０１１－１１５７４号公報（以下「甲７の３公報」という。）に基づく新規性欠如及び進歩性欠如，引用例及び実用新案登録第３１４６２７０号公報（以下「甲７の６公報」という。）に基づく進歩性欠如を理由とするものであった。（甲５の１）
カ原告は，平成２９年３月１６日付け手続補正書により，特許請求の範囲を補正した（以下「第３補正」という。）。（甲５の２）
キ特許庁審査官は，平成２９年６月１５日付け拒絶査定をした（以下「本件拒絶査定」という。）。本件拒絶査定は，第３補正後の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明につき，甲７の３公報に基づく進歩性欠如を理由とするものであった。（甲５の４）
ク原告は，平成２９年８月３１日，本件審判を請求した。（甲６の１）ケ特許庁審判合議体は，平成２９年９月２９日付け拒絶理由通知をした（以下「審判拒絶理由通知」という。）。審判拒絶理由通知は，第３補正後の特許請求の範囲【請求項１】に記載された発明につき，①引用例，周知例１及び周知例２に基づく進歩性欠如，②周知例２に基づく新規性欠如を理由とするものであった。（甲６の２）
コ原告は，平成２９年１１月３０日付け手続補正書により，特許請求の範囲を補正した（本件補正）。（甲６の３）
サ特許庁審判合議体は，平成３０年１月２２日付け不成立審決をした（本件審決）。本件審決は，本願発明につき，前記ケ①の進歩性欠如を理由とするものであった。（甲６の５）
４取消事由
(1)手続違背（取消事由１）
(2)進歩性判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（手続違背）について
〔原告の主張〕


(1)審査差戻しも特許審決もせずに自判したこと第２拒絶理由通知では，本願に係る発明と甲７の３公報に記載された発明との相違点の認定も，当該相違点の容易想到性を導く論理付けもされておらず，本願に係る発明の進歩性について実質的な判断はされていない。しかし，特許庁審査官は，このような形式的理由でなされた第２拒絶理由通知を基礎として本件拒絶査定をした。これは，「発明に対する実質的判断が審査でされておらず，又は単に形式的理由で拒絶されたとき」又は「意見を述べる機会を与えずに拒絶査定をしたとき」に該当するから，審判合議体は，自判せずに審査へ差戻すべきであった。審判合議体は，かかる手続を遺脱したから，本件審決は違法である。また，審判合議体は，本件拒絶査定における理由によっては本願を拒絶すべきものではないと判断した。そして，審判合議体による新たな判断内容は極めて不当である。したがって，審判合議体は，本願に係る発明について特許審決すべきであった。しかし，審判合議体は，かかる手続を遺脱したから，本件審決は違法である。(2)自判内容が確定した拒絶理由の蒸し返しであること第１拒絶理由通知及び第２拒絶理由通知では，引用例に基づく進歩性欠如の拒絶理由が通知されたが，引用例を設計変更することには阻害要因が存在するとの原告の反論を受け入れて，本件拒絶査定では，これが理由とはされず，当該拒絶理由が解消したことは確定した。そして，審査官のかかる判断について，審判拒絶理由でも，本件審決でも言及されていないから，引用例に基づく進歩性欠如の拒絶理由が解消されたことは追認された。しかし，審判合議体は，副引用例（周知例）を入れ替えることで，設計変更することに阻害要因が存在する引用例に基づき，本願発明は進歩性を欠くと判断した。審判合議体は，拒絶理由を蒸し返すものであるから，本件審決は違法である。
(3)拒絶理由通知で指摘しなかった相違点に基づき拒絶審決をしたこと本件補正前の本願に係る発明における「対向する開放型嵌合スペースの間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であ」るとの発明特定事項は，ほぼ平滑な２つの面がほぼ平行に対向している形態に特定するものである。本願に係る発明は，本件補正前後で実質的に同一であるにもかかわらず，本件審決は，審判拒絶理由通知で認定していなかった相違点を，新たに相違点３として認定した。本件審決は，審判拒絶理由通知で看過した相違点を認定した上で容易想到性の判断をしたものであり，原告にとって不意打ちであるから，違法である。(4)容易想到性の判断において阻害要因を全く検討しなかったこと原告は，本件補正の際に提出した意見書において，引用発明に周知例１及び２に基づく周知技術を適用するには阻害要因が存在する旨具体的に指摘した。しかし，本件審決は，阻害要因の存在を一切検討していないから，違法である。(5)審査・審理を通じて後出し認定がされたこと審判拒絶理由通知で看過された相違点が，本件審決で相違点３として認定されるなど，本件拒絶査定及び本件審決では，拒絶理由通知において告知すべきであった事項が後出しで認定されている。厳格・公正・公平な審査・審判が担保されずに本件審決がされているから，本件審決は違法である。
(6)小括
以上のとおり，本件審決に係る手続は違法であるから，本件審決は取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)審判合議体は，本願に係る発明について，本件拒絶査定の拒絶理由によっては拒絶すべきではないが，新たな拒絶理由を発見したため，審判拒絶理由通知をし，原告に意見を述べる機会を与えた。原告は，意見書を提出するとともに本件補正をしたことから，審判合議体は，これを考慮した上で，本願発明は，審判拒絶理由通知で通知した引用例及び周知例に基づいて，当業者が容易に発明し得たものと判断し，本件審決をするに至った。したがって，本件審決の手続には何らの誤りはない。
(2)原告の主張について
ア審査差戻しも特許審決もせずに自判したこと
第２拒絶理由通知は，本願に係る発明について，甲７の３公報に基づく新規性欠如を指摘し，同公報に記載された発明との間に相違点が存するとしても，それが軽微であるから，進歩性欠如も併せて指摘したものであり，実質的な判断をしている。そして，特許庁審査官は，第３補正を受けて，さらに進歩性欠如の理由を説示して，本件拒絶査定をした。特許庁審査官は，原告に意見を述べる機会を与えた上で，本願に係る発明について実質的に判断したものである。
また，そもそも，審判合議体が，差戻すか否かは，自由裁量に委ねられている。イ自判内容が確定した拒絶理由の蒸し返しであること本件拒絶査定では，引用例に基づく進歩性判断はされていないが，審判合議体はこれに拘束されない。そして，審判合議体は，阻害要因はないと判断して，審判拒絶理由通知及び本件審決をしている。
また，第２拒絶理由通知は，引用発明に甲７の６公報に記載された事項を適用して進歩性欠如の判断をしているのに対し，審判拒絶理由通知は，引用発明に周知例１及び２に記載された周知技術を適用して進歩性欠如の判断をしているから，論理付けが全く異なり，拒絶理由の蒸し返しには当たらない。ウ拒絶理由通知で指摘しなかった相違点に基づき拒絶審決をしたこと本件補正前の本願に係る発明における「対向する開放型嵌合スペースの間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であ」るとの発明特定事項においては，「対向する開放型嵌合スペースの間隙」につき，対向する腕のどの箇所とどの箇所の間の「間隙」であるかについて特定されていない。そして，本件補正により，本願に係る発明は，嵌合スペース内における間隙の距離が変化しない領域が存在するものに限定されたから，本願に係る発明は，本件補正前後で実質的に同一ではない。本件審決は，本件補正に対応して相違点３を認定したものであり，何ら不意打ちではない。
エ容易想到性の判断において阻害要因を全く検討しなかったこと審判合議体は，阻害要因はないと判断して，審判拒絶理由通知及び本件審決をしている。
オ審査・審理を通じて後出し認定がされたこと
審判拒絶理由通知において相違点の看過はなく，本件審決に「後出し認定」はない。
(3)小括
以上のとおり，本件審決に係る手続に瑕疵はない。
２取消事由２（進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決が認定した引用発明，本願発明と引用発明との相違点１ないし３は認める。しかし，本件審決は，一致点の認定を誤り，下記の相違点（以下「相違点４」という。）を看過したものである。また，本件審決は周知技術の認定を誤ったものであり，さらに，被告が本件訴訟で主張する周知技術は認められない。仮に被告が主張する周知技術が認められたとしても，引用発明に当該周知技術を適用することは容易に想到できるものではない。
(2)相違点４の看過について


ア本願発明と引用発明とは，次の相違点４においても相違する。本願発明は，「前記嵌合スペースが，前記対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合」するのに対し，引用発明は，該補助具本体１は「容易にスリット４を広げ，スリット４よりつり革５に取り付けることが出来」るとしており，着脱自在とはいえ
ない点
イすなわち，本願発明の「前記嵌合スペースが，前記対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合」するとの発明特定事項は，本願明細書【００３７】で「開放型嵌合スペース…の対象グリップの把持部を挿入する空間は，…対象グリップの把持部に対して上下するだけで，嵌合の脱着を行うことができる」と説明されているほか，【００３９】や【図１】～【図３】，【図４】⒟，【図５】，【図６】⒠⒡，【図１０】のとおり，「上下するだけで嵌合の脱着を行うことができる」という技術的意義を有する。「屈曲して対向する前記開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放されており，」との本件補正による補正部分（下線部）は，本件補正前の「屈曲して対向する前記開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，」との技術的意義を減縮するものではない。
一方，引用発明の補助具本体１は，つり革に対して上下するだけでは，つり革の筒状体の内部空間への脱着ができない。
ウしたがって，本件審決は，一致点の認定を誤り，相違点４を看過したものである。そして，相違点４の看過により，誤った審決が導かれたものである。(3)本件審決に係る周知技術の認定及び適用について
ア本件審決に係る周知技術の認定
(ア)本件審決は，周知技術１ないし３を認定したが，周知例１及び乙１公報から，これらの周知技術を認定することはできない。
(イ)周知例１からの周知技術の認定
周知例１に記載されたフック片３に備わる様々な細部の構成から，合理的理由なしに，周知技術１ないし３を抽出することはできない。周知例１に記載された発明は，つり革のつかまる部分を手指全体で握ることができないことを前提にしている。そして，周知例１に記載された発明からバンド２を取り外したフック片３では，同発明の目的を達成できないから，周知例１に接した当業者は，フック片３の形状を「つり革のつかまる部分に手掛けるための独立した補助具」であると想到することはできない。
したがって，周知例１に記載された発明を，当該発明が予定する形態として使用できない形態へと，上位概念化することはできない。
(ウ)乙１公報からの周知技術の認定
乙１公報に記載された発明において，手袋１は，指紋のある部分で女性の身体を故意に触ることを防止し，触れないことを証明できるという課題を達成する上で不可欠であり，満員電車内で使用する際は指屈曲板２と不可分の一体的な構成である。したがって，当業者が乙１公報の手指の屈曲保持具に接しても，手袋１を捨象した指屈曲板２だけを抽出して「携帯用グリップ」として想起することはできない。(エ)よって，本件審決は周知技術１ないし３の認定を誤ったものである。そもそも，周知例１及び乙１公報というわずか２件の刊行物から，周知技術１ないし３を認定することはできない。
イ周知技術１ないし３の適用
(ア)仮に，本件審決における周知技術１ないし３が認められたとしても，これらの周知技術を引用発明に適用することはできない。
(イ)引用発明の課題及び課題解決手段
ａ引用発明は，従来のつり革はつかまる部分が細いことによって，力や体重が手指の一部分に集中してしまい，長時間つかまっている場合や乗り物が揺れた時などは特に，手指に痛みや疲れが生じてしまい，手指全体で力を込めて握ることが出来ないため，電車やバスが揺れた時などは特に危険であるという課題に対し（【０００３】【０００４】），つり革につかまる部分と引用発明に係る補助具本体１を一体化し，補助具本体１に加えた握力及び重力を，つり革のつかまる部分にそのまま作用させて，その反作用力と補助具本体１の手指の接地面部分に生じる摩擦力をそのまま利用できるようにするという課題解決手段を採用したものである（【０００５】【００１４】【図２】）。
引用発明の課題解決手段においては，つかまる部分が太くなることで，手指との接地面が増えるという効果を伴わなければならない。つかまる部分が太くなるようにするとは，補助具を使用してつかまる部分を，「軸周りに回転しない柱体」のまま，接地面が増えるように太くするということである。引用発明においては，補助具本体１と「つり革のつかまる部分」とが一体化して，電車やバスに固定され，それ自体が回転することなく，電車やバスとの相対的位置がほぼ不動であるように機能することが必要である。【００１４】には，「つり革のつかまる部分」に対して，滑りにくいことが重要である旨説明されている。
ｂ被告は，引用発明の課題を，漠然と「力や体重が手指の一部分に集中」すること，「手指全体で力を込めて握ることが出来ない」ことと主張する。しかし，これだけを課題としても，課題解決手段である実施例を構成する具体的な要素，例えば「接地面」「柔軟又は弾性を有する適宜の素材」「それ自体が滑りにくい素材」「スリット」「内径がつり革のつかまる部分の外形にほぼ等しい筒状体」等を設計できない。引用発明の課題は，「長時間つかまっている場合や乗り物が揺れた時などは特に，手指に痛みや疲れが生じてしまう」ように「力や体重が手指の一部分に集中」すること（【０００３】），「電車やバスが揺れた時などは特に危険である」ように「手指全体で力を込めて握ることが出来ない」こと（【０００４】）と，実用上の具体的現象の範囲で限定されていると解釈すべきである。
(ウ)動機付け
引用発明は，全体としては，つり革のつかまる部分に取り付けるためのものではあるが，「屈曲面」「開放型嵌合スペース」に相当する構成が存在しない。そして，周知技術１ないし３は，部分的な構成にすぎず，引用発明のいかなる構成に該当するのか不明である。


また，周知例１に記載された発明は，つり革のつかまる部分が仮に太くても手指全体で握ることができないことを前提にし，フック片をつり革のつかまる部分に引っかけるだけであり，フック片とつり革のつかまる部分とを一体化することを前提としていない。周知例１に記載された発明は，引用発明の技術的思想（課題及び課題解決手段）とは全く異なり，引用発明の力学的原理を全く利用していない。乙１公報に記載された手指の屈曲保持具は，引用発明のように「つり革のつかまる部分は手指全体で力を込めて握ることができない」ことを課題にしておらず，「痴漢事件の冤罪防止をはかる」ことを課題としている。また，乙１公報に記載された手指の屈曲保持具の構成部品である指屈曲板２は，指屈曲板２自体が掌を内側に曲げることを阻害し，つり革を「手指全体で力を込めて握ることができない」ものとなっている。さらに，乙１公報に記載された手指の屈曲保持具は，「携帯用グリップ」の技術分野に属するものでもない。
(エ)阻害要因
ａ周知例１に記載された発明からバンド２を取り外したフック片３は，手指全体で力を込めて握ることができない大きさと形状であること，つり革につかまる部分と一体化されていないこと，つり革につかまる部分がフック片３の屈曲内壁面上部としか接していないことから，フック片３の外表面を手指で握っても，つり革につかまる部分と屈曲内壁面上部に生じる摩擦力だけが電車から受ける衝撃力への抗力にすぎず，引用発明の力学的原理を全く利用できない。周知例１に記載された発明を適用することには阻害要因がある。
ｂまた，つり革を「手指全体で力を込めて握ることが出来る」という引用発明に，乙１公報に記載された「第２～４指を屈曲状態に保持し各指を伸ばせない状態に拘束する」指屈曲板２を適用すれば，指屈曲板２自体が掌を内側に曲げることを阻害し，少なくとも第２～４指が指屈曲板２で拘束されるから，引用発明の作用効果が阻害される。
(オ)したがって，引用発明に周知技術１ないし３を適用することは当業者にとって容易に想到し得るものではない。
(4)新たな周知技術の認定及び適用について
ア新たな周知技術の認定
被告は，本件訴訟で，乙２ないし４公報から，後記の周知技術４が認められる旨主張するが，このような周知技術４を認定することはできない。すなわち，乙２ないし４公報に記載された「吊り手用把持具」は，「吊革に引っ掛ける」機能と「手指で把持する」機能とが，それぞれ別個に構成されている「吊革非接触の把持具」である。したがって，手指が接触することを予定していない「吊革に引っ掛ける」ための構成には，「指が接触する面」「手のひらが接触する面」及び「指が曲がった状態で接触する面」など存在し得ない。
イ周知技術４の適用
乙２ないし４公報に記載された「吊り手用把持具」は，「吊革に引っ掛ける」機能と「手指で把持する」機能とが，それぞれ別個に構成されている「吊革非接触の把持具」である。「吊り手用把持具」を介して間接的につり革のつかまる部分を手指で握ることすらできないものである。
そして，つり革のつかまる部分を「手指全体で力を込めて握ることが出来る」引用発明に，「吊革非接触の把持具」を適用すれば，つり革のつかまる部分を「手指全体で力を込めて握ることが出来る」ことが阻害される。したがって，引用発明に周知技術４を適用することは当業者にとって容易に想到し得るものではない。
(5)小括
よって，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
〔被告の主張〕
(1)相違点４の看過について
本願発明の「前記嵌合スペースが，前記対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合」するとの記載は，単に，「嵌合の脱着を行うことができる」ことを意味するにすぎず，嵌合スペースを広げる必要なしに，「上下するだけ」で脱着を行うことができる構成に限定されているものと解することはできない。したがって，本件審決における一致点の認定に誤りはなく，本件審決は，相違点４を看過したものではない。
(2)本件審決に係る周知技術の認定及び適用について
ア本件審決に係る周知技術の認定
(ア)周知例１及び乙１公報によれば，周知技術１ないし３を認定することができる。なお，周知例２は，本願優先日前の技術水準を構成するものではないから，周知技術１ないし３を示す文献としては不適切なものであった。
(イ)周知例１から認定できる技術事項
ａ周知例１には，「手首に装着されるバンド２と，バンド２に基端側３１が連結され先端側３２がフック状になったフック片３とから主に構成されている把持補助具１であって，／フック片３の先端側３２はフック状，つまり先端側３２はＵ字状になっていて，つり革に引っ掛けることができる形状になっており，フック片３の幅を幅狭にした場合は，掌の内側に入る大きさ，つまり掌で隠せる大きさになっており，つり革に装着してする際に掌でフック片３の外周側を包み込むことで，掌の内側にフック片３はすっぽり納まり，フック片３の先端側３２に指が掛けられている把持補助具１」との事項が記載されている。
ｂそして，周知例１に記載された事項において，「把持補助具１」の「フック片３」の「先端側３２はＵ字状」をなしており，Ｕ字状部における指先が接触する面と，手のひらが接触する面の間には，「指が曲がった状態で接触する屈曲面」が存在する。したがって，周知例１には，周知技術１に相当する構成が記載されている。
また，周知例１に記載された事項のうち，「指が曲がった状態で接触する屈曲面」，「先端側３２」，「基端側３１」で三方を囲まれた空間が，つり革のつかまる部分が引っ掛けられることは自明であるから，周知技術２に相当する。さらに，周知例１に記載された事項のうち，「該Ｕ字状部における手のひらが接触する面」の裏面と，「該Ｕ字状部における指先が接触する面」の裏面との間の距離は，「対象グリップの把持部の最大径と同程度であり，その距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放」されている。したがって，周知例１には，周知技術３に相当する構成が記載されている。
ｃ原告の主張について
引用例（周知例）から抽出した何らかの技術事項を周知技術として認定したとき，当該技術事項と，当該引用例に記載されている他の構成とが，当該技術事項に係る構成が果たす役割に照らして一体不可分なものでなければ，上記他の構成は認定した周知技術の妥当性に影響しない。
そして，周知例１には，周知技術１ないし３と一体不可分な他の構成は見当たらない。
(ウ)乙１公報から認定できる技術事項


ａ乙１公報には，「直接素手に手首バンド８と指先バンド９により固定して，車内の吊り輪７や吊り革などに引っ掛けて保持することが出来る指屈曲板２であって，／指屈曲板２の手のひらが接触する面は，屈曲面を経由して，指先が接触する面まで連続し，／屈曲面において指が曲がった状態で接触しており，／指屈曲板２の手指が接触する面の内側には，吊り輪７が嵌合される外部に開放された空間が設けられ，／前記空間において，指屈曲板２の手のひらが接触する面と，指先が接触する面の間隙の距離は，電車内の吊り輪７を挟み込める程度の寸法であり，／前記空間は，前記寸法を保ったまま前記空間の外部に開放される指屈曲板２。」との事項が記載されている。
ｂそして，乙１公報に記載された事項のうち，「屈曲面」が周知技術１に相当する。
また，乙１公報に記載された事項のうち，「指屈曲板２の手のひらが接触する面」と，「（指屈曲板２の）指先が接触する面」と，「屈曲面」とで三方を囲まれた空間は，「三方を囲まれた空間」に吊り革のつかまる部分である「吊り輪７」が引っ掛けられることは自明であるから，周知技術２に相当する。さらに，乙１公報に記載された事項のうち，「指先が接触する面」と「手のひらが接触する面」との間の距離は，「電車内の吊り輪７を挟み込める程度の寸法」であり，「当該寸法」が本願発明の「対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度」の距離であることは自明である。また，これらの面の間隙は，「当該寸法を保ったまま」該空間の外部に開放されている。したがって，乙１公報には，周知技術３に相当する構成が記載されている。
(エ)よって，周知技術１ないし３を認定した本件審決に誤りはない。
イ本件審決に係る周知技術の適用
(ア)動機付け
引用発明における，本願発明の「屈曲面」，「開放型嵌合スペース」，「開放型嵌合スペース内における間隙の距離」に相当するものは，つり革のつかまる部分に取り付けるためのものである。
そして，周知技術１ないし３も，つり革のつかまる部分に取り付けるためのものである。
したがって，引用発明と周知技術１ないし３とは，技術分野が共通しており，作用機能も共通である。
(イ)阻害要因
ａ引用例の記載（【０００３】【０００４】）から，引用発明におけるつり革の課題は「力や体重が手指の一部分に集中」すること，「手指全体で力を込めて握ることが出来ない」ことであり，これらの課題の原因として「つり革のつかまる部分が細い」ことが共通していることが理解できる。なお，「長時間つかまっている場合や乗り物が揺れた時などは特に，手指に痛みや疲れが生じてしまう」ことは（【０００３】），「力や体重が手指の一部分に集中してしま」うという課題が解決されれば，解決されるものである。同様に，「電車やバスが揺れた時などは特に危険である」ことは（【０００４】），「手指全体で力を込めて握ることが出来ない」という課題が解決されれば，解決されるものである。
そして，引用発明は，「つり革につかまる際に使用する補助具を提供」するものであって（【０００５】），「補助具を使用することによりつかまる部分が太くなり，手指との接地面も増えるため，力や体重が手指の一部分に集中せず，手指全体で力を込めて握ることが出来るようになり安全である」という効果を奏するものである（【０００６】）。したがって，「つかまる部分」の径を，つり革自体の径よりも大きくすることができれば，上記２つの課題が解決できるといえる。そして，周知技術１ないし３は，いずれも，つり革に設置した場合，「つかまる部分」の径を，つり革自体の径よりも大きくすることができることは明らかである。したがって，引用発明に周知技術１ないし３を適用して，上記２つの課題を解決可能であるから，周知技術１ないし３を引用発明に適用することに阻害要因はない。
ｂ原告の主張について
原告は，引用発明において，「つり革のつかまる部分」と一体化することに重要な技術的意義があると主張する。しかし，引用発明の課題は「補助具を使用することによりつかまる部分が太く」なることによって解決されるものであり，補助具を滑りにくくすることについては，あくまでも「好ましい」程度であるにすぎない（【００１４】）。
(3)新たな周知技術の認定について
乙２ないし４公報によれば，次のとおり周知技術（以下「周知技術４」という。）を認定することができる。
「少なくとも屈曲面を有し，電車，バス等の吊革の把持部に引っ掛けて使用するものにおいて，屈曲面を挟んで対向する開放型嵌合スペースを有し，開放型嵌合スペース内における間隙の距離が把持部の断面の最大径と同程度であり，前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放する」
(4)小括
よって，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２【請求項１】に記載のとおりであるところ，本願明細書（甲１，４の２）によれば，本願発明の特徴は次のとおりである。なお，本願明細書には，別紙図面目録本願明細書のとおり【図１】，【図１０】⒜が記載されている。
(1)本願発明は，携帯用グリップに関するものである。（【０００１】）(2)本願発明は，吊り輪などの対象グリップの把持部への着脱が容易で，どのような対象グリップの把持部に対しても，同把持部を素手で接触しないように把持することができる携帯用グリップを提供することを課題とする。（【０００７】）(3)本願発明は，表面に沿って手のひらと指が接触して握持できる外部表面を有し，同外部表面の内側に嵌合スペースを有し，同嵌合スペースが，対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合する携帯用グリップである。（【０００８】）
２取消事由１（手続違背）について
(1)本願発明に係る審査及び審判の経緯は，前記第２の３(4)のとおりであり，特許庁が，違法な手続により，本件審決をしたということはできない。
(2)原告の主張について
ア原告は，本願に対する審査が実質的にされていなかったにもかかわらず，審判合議体が，審査に差し戻さなかったこと，又は，特許審決をしなかったことが，違法である旨主張する。


しかし，本件拒絶査定は，本願に係る発明につき，甲７の３公報に記載された発明に基づく進歩性欠如を理由とするものである。そして，本件拒絶査定は，甲７の３公報の記載を摘示した上で，本願に係る発明は，甲７の３公報に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた旨説示し，さらに，第３補正時における原告の主張についても判断を示している。本件拒絶査定において，本願に対する審査が実質的にされていることは明らかである。
イ原告は，審判拒絶理由通知以前の段階で，引用発明に基づく進歩性欠如の拒絶理由が解消されたにもかかわらず，審判合議体が，これを蒸し返し，本願発明は引用発明に基づいて容易に発明をすることができた旨本件審決をしたことが，違法である旨主張する。
しかし，審判合議体の判断は，審査段階における審査官の判断に拘束されるものではない。また，審判拒絶理由通知は，本願に係る発明は，引用発明に，周知例１及び２に記載された周知技術を適用することにより，容易に発明をすることができたというものであって，新たな拒絶理由が挙げられている。原告の上記主張は失当である。
ウ原告は，審判合議体が，審判拒絶理由通知で看過した相違点３を，本件審決で新たに認定した上で，容易想到性の判断をしたことが，違法である旨主張する。しかし，審判合議体は，審判拒絶理由通知に対して，原告が本件補正で追加した発明特定事項に係る構成をもって，相違点３を認定したものと認められる（甲５の２，６の２，６の３，６の５）。よって，本件補正前に行われた審判拒絶理由通知に相違点３を記載することはできなかったものである。なお，審判合議体が，本願に係る発明と引用発明との一致点及び相違点の認定を誤ったか否かは，進歩性についての実体的判断の違法性に関するものであって，本件審決の手続の違法性に影響を及ぼすものではない。
エ原告は，原告が主張したにもかかわらず，審判合議体が，引用発明に周知技術を適用するに当たっての阻害要因を検討しなかったことが，違法である旨主張する。
発明の進歩性については，引用発明に周知技術を適用する動機付けのみならず，適用を阻害する要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断すべきである。原告は阻害要因があることを基礎付ける事実を主張しているのであるから（甲６の４），阻害要因の有無について審決書に具体的に説示しなかった本件審決は，特許法１５７条２項４号の要求する理由が十分に記載されていないものとして，違法なものといわざるを得ない。しかし，同号が審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は，審判官の判断の慎重，合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること，当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあることに照らせば，かかる手続違反のみをもって，実体と無関係に本件審決を取り消すべきものということはできないところ，後記３(4)イのとおり，引用発明に周知技術１ないし３を適用することにつき阻害要因があるということはできない。したがって，前記違法は結論に影響を及ぼすものではなく，これをもって，本件審決を取り消すべきものということはできない。オその他，原告は，本件審決に至る手続が違法である旨るる主張するが，いずれも採用できない。
(3)よって，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（進歩性判断の誤り）について
(1)引用発明について
ア引用例（甲７の１）には，次のとおり記載があるほか，別紙図面目録引用例のとおり【図１】，【図２】が記載されている。
(ア)技術分野
【０００１】本発明は，電車やバスなどの乗り物のつり革につかまる際，つかまる部分に取り付けるなどの方法でつり革と手指の間にはさんで使用する補助具に関するものである。
(イ)発明が解決しようとする課題
【０００３】電車やバスなどの乗り物で使用されているつり革はつかまる部分が細く，硬い素材で出来ている。そのため，力や体重が手指の一部分に集中してしまい，長時間つかまっている場合や乗り物が揺れた時などは特に，手指に痛みや疲れが生じてしまう。
【０００４】つり革はつかまる部分が細いため，手指全体で力を込めて握ることが出来ない。そのため電車やバスが揺れた時などは特に危険である。
(ウ)課題を解決するための手段
【０００５】本発明はこのような問題を解決したつり革につかまる際に使用する補助具を提供するものであり，電車やバスなどの乗り物に乗る際に携帯し，つり革のつかまる部分に取り付けるなどの方法で，つり革と手指の間にはさみ込んで使用する事により快適につかまることが出来るようにした。
(エ)発明の効果
【０００６】補助具を使用することによりつかまる部分が太くなり，手指との接地面も増えるため，力や体重が手指の一部分に集中せず，手指全体で力を込めて握ることが出来るようになり安全である。
【０００７】補助具は柔軟性又は弾性を有する素材で出来ているため，つかまる部分が硬い素材で出来ていることによって生じる手指の痛みや疲れを緩和できる。
(オ)発明を実施するための最良の形態
【００１０】以下図面に基づいて本発明の好ましい実施形態を詳述する。【００１１】図１に示すように，補助具本体１は親指を除く４本の指が収まると共につり革に収まる所定の軸長を有する筒状体２により構成されており，例えば，合成樹脂素材，天然又は合成ゴム素材等，柔軟性又は弾性を有する適宜の素材により成形されている。
【００１２】筒状体２は軸方向両端を開口３せしめると共に，軸方向全長に渡るスリット４を開設しており，補助具本体１は柔軟性又は弾性を有しているため容易にスリット４を広げ，スリット４よりつり革５に取り付けることが出来る。【００１３】図２は補助具を使用した際のつり革と補助具の断面図であり，図２に示すとおり補助具本体１はつり革につかまる際つかまる部分に取り付けるなどの方法で，つり革と手指の間にはさみ込んで使用するものである。【００１４】使用する素材によってはそれ自体が滑りにくい素材である場合もあるが，安全面からつり革と接する面には滑りにくいような加工を施すことが好ましい。
【００１５】つり革につかまる時に補助具をすぐ使用できるよう，キーホルダーで鞄に取り付けるなどの方法で携帯できるようにすることが好ましい。イ引用例に，前記第２の３(2)アのとおり，引用発明が記載されていることは当事者間に争いがない。そして，前記アによれば，引用例には，引用発明について，次の事項が開示されているものと認められる。


(ア)引用発明は，電車やバスなどの乗り物のつり革につかまる際，つり革と手指の間にはさんで使用する補助具に関するものである。（【０００１】）(イ)上記つり革はつかまる部分が細く，硬い素材で出来ているから，力や体重が手指の一部分に集中してしまい，長時間つかまっている場合や乗り物が揺れた時などは特に，手指に痛みや疲れが生じてしまう。また，つり革はつかまる部分が細いから，手指全体で力を込めて握ることが出来ず，電車やバスが揺れた時などは特に危険である。（【０００３】，【０００４】）
(ウ)引用発明は，つり革につかまる際に使用する補助具を提供するものである。引用発明の補助具を，つり革と手指の間に，はさみ込んで使用することにより快適につかまることが出来る。（【０００５】）
(エ)引用発明の補助具を使用することにより，つかまる部分が太くなり，手指との接地面も増えるため，力や体重が手指の一部分に集中せず，手指全体で力を込めて握ることが出来るようになり安全である。また，つかまる部分が硬い素材で出来ていることによって生じる手指の痛みや疲れを緩和できる。（【０００６】，【０００７】）
(2)相違点４の看過について
ア本願発明と引用発明との相違点が，少なくとも，前記第２の３(2)ウないしオのとおりであることは，当事者間に争いがない。
イ原告の主張について
原告は，本願発明は「上下するだけで嵌合の脱着を行うことができる」という技術的意義を有するものであるが，引用発明の補助具本体１は「着脱自在」とはいえないから，本願発明と引用発明とは，さらに相違点４においても相違する旨主張する。
しかし，本願発明の特許請求の範囲の記載「前記嵌合スペースが，前記対象グリップの把持部を着脱自在に嵌合し」において，「着脱自在」の具体的方法は何ら限定されていない。したがって，「着脱自在」との用語をもって，本願発明に係る携帯用グリップが「上下するだけで嵌合の脱着を行うことができる」との構成に限定されているものと解することはできない。
このことは，本願明細書【００４０】において，「距離ｘを対象グリップの把持部の断面の最大径よりも小さい距離にして，開放型嵌合スペース１２の間隙の距離が弾性的に変位するように開放型嵌合スペース１２を構成する材質，構造を設計し，対象グリップの把持部で開放型嵌合スペース１２がスナップ式に嵌合を着脱できるように構成してもよい。」と記載され，本願発明が「スナップ式に嵌合を着脱できるように構成」される構成も含むことを前提にした説明がされていることからも明らかである。
そして，本願明細書【００３９】や図面の記載は，本願発明の実施例を説明するものにすぎない。
したがって，原告主張に係る相違点４は認められない。ウよって，本件審決における一致点の認定に誤りはなく，本件審決は相違点４を看過したものということはできない。
(3)本件審決に係る周知技術の認定について
ア周知例１の記載
周知例１（甲７の４）には，次のとおり記載があるほか，別紙図面目録周知例１のとおり，【図１】【図２】が記載されている。
【０００１】この考案は，手指の不自由な人や手指の力が衰えた老人などが例えば電車やバスなどのつり革や掴み棒を掴んだり，例えば鞄や買い物袋などの重い手荷物を持ちやすくするために手首に装着して使用する把持補助具に関するものである。
【０００４】この考案は，…その目的とするところは，フック片が連結されたバンドを手首に装着し，そのフック片を例えば車内のつり革や掴み棒に引っ掛けることにより，手指の不自由な人や手指の力が衰えた老人などもつり革や掴み棒を掴みやすくなると共に長時間掴んでも疲れにくくなり，また，そのフック片に例えば鞄や買い物袋などの重い手荷物の把持部を引っ掛けることで把持部の一部が掌に食い込むのを防いで持ちやすくすると共に長時間持ち続けることが可能な把持補助具を提供することにある。
【００１４】…把持補助具１は，手指の不自由な人や手指の力が衰えた老人などが例えば電車やバスなどのつり革ａや図示しない掴み棒を掴んだり，例えば鞄や買い物袋などの重い手荷物を持つ場合に使用する器具で，手首に装着されるバンド２と，バンド２に基端側３１が連結され先端側３２がフック状になったフック片３とから主に構成されている。
【００２２】フック片３の先端側３２はフック状，つまり先端側３２はＵ字状になっていて，つり革ａや図示しない掴み棒に引っ掛けたり，手荷物の把持部ｂを吊り下げることができる形状になっている。フック片３の先端側３２は基端側３１に比べて途中から幅狭になっていて，引っ掛けや吊り下げが容易になるようになっている。
【００２４】掌の内側で使用されるフック片３の幅は，図１（Ａ）や図３のように幅広にして，より掴みやすいよう形状や，図２，図４のように幅狭にして掌に隠れるような形状でもよい。フック片３の幅が図１（Ａ）や図３のように幅広の場合には，幅広なフック片３の中間部位を手指で掴みやすく，しかも外部からも見えるので，…色々なデザインで造られる。
イ乙１公報（特開２０１１－１６７３号公報）の記載乙１公報（乙１）には，次のとおり記載があるほか，別紙図面目録乙１公報のとおり，【図４】【図６】が記載されている。
【０００１】本発明は男性の手の指を内側に曲げた状態で強制的に保持することにより，女性の身体へ故意に触る痴漢行為を防止し，且つ身体に巧く触れられないという証明により痴漢事件の冤罪防止をはかろうとするものであり，また電車内の吊り輪にも容易に手を引っ掛けられるし，日常生活においても重い手荷物も楽に提げられて手を痛めない保護具としても活用できる手指の屈曲保持具に関するものである。
【０００５】従来の技術で電車用の模擬吊り輪が痴漢防止用具として開発され販売されたが手を上に挙げて触れないようにすることが主目的であって直接に痴漢犯罪防止や冤罪防止用の物証として有効性をなすものではなかったし，携帯が大変であり不便でもあった。
【０００６】また高齢化社会が進行する現状において，高齢者や女性が買い物などで重い手荷物を提げる場合が多いが，特に手荷物の握り手部が手に食い込んで手が痛くなるという問題が多かった。
【０００７】本課題を解決する基本的手段を説明すれば，手袋１に手の指を内側に曲げたような形状に屈曲した指屈曲板２を取付けた基本構成で，少なくとも第２指や第３指や第４指を屈曲した状態に保持し各指を伸ばせない状態に拘束することを目的とした機構であり，指屈曲板２の屈曲形状は電車内の吊り輪７やカバン６等の握り手を挟み込める程度の寸法とする。


【００１２】本発明の効果を述べると…手袋１を嵌めていることにより指先で身体を触ることが出来ないことの証明も可能となるため社会的な問題となっている痴漢犯罪の減少や痴漢冤罪の減少に役立つものであり，高齢化社会において重い手荷物を提げる際の手の痛みも緩和でき高齢者や女性の買物などにも便利ですし…【００１６】手袋１の指屈曲板２により，車内の吊り輪７や吊り革などに引っ掛けて保持することが出来るし，握り手部があるカバン６や手荷物なども提げることが出来る作用である。
【００１９】また手袋１の外部内側に指屈曲板２を取付け，少なくても指屈曲板２と手袋１の指先腹部と手首位置を固定した構成とするし，指屈曲板２を直接素手に手首バンド８と指先バンド９により固定する構成とする。【００２１】…【図６】本発明の一例を示す，指屈曲板２を素手に取り付けた状
態の斜視図
ウ周知技術の認定
(ア)周知例１の把持補助具１も，乙１公報の指屈曲板２も，物を把持する際の補助具である（周知例１【０００１】，乙１公報【０００１】）。
(イ)周知技術１
周知例１の把持補助具１において，フック片３の先端側３２はＵ字状になっており（【００２２】），Ｕ字状部の先端側３２には指が接触する面が，基端側３１には手のひらが接触する面が形成されている（【図１】Ｂ及びＣ，【図２】）。したがって，周知例１の把持補助具１のＵ字状部には，「指が曲がった状態で接触する屈曲面」が認められる。
また，乙１公報の指屈曲板２は，全体としてＪ字状をなし，指屈曲板２の手のひらが接触する面は，Ｊ字の屈曲部を形成する屈曲面を経由して，指先が接触する面まで連続している（【図６】）。したがって，乙１公報の指屈曲板２のＪ字状部には，「指が曲がった状態で接触する屈曲面」が認められる。このように，周知例１及び乙１公報によれば，物を把持する際の補助具という技術分野において，当該補助具が「指が曲がった状態で接触する屈曲面」を有するという構成は，周知であったというべきである。
(ウ)周知技術２
周知例１の把持補助具１において，Ｕ字状部の一辺から先端側３２が，他の一辺から基端側３１がそれぞれ延在して対向し，Ｕ字状部，先端側３２及び基端側３１の三方で囲まれた空間が存在し，当該空間が，つり革のつかまる部分に引っ掛けられる（【００１４】，【図１】Ｂ及びＣ，【図２】）。したがって，周知例１の把持補助具１には，「屈曲して対向する開放型嵌合スペース」が認められる。また，乙１公報の指屈曲板２において，指屈曲板２の手のひらが接触する面と，指屈曲板２の指先が接触する面が，それぞれ対向し，これらの面と屈曲面の三方で囲まれた空間が存在し，当該空間が，吊り輪７に引っ掛けられる（【図４】，【図６】）。したがって，乙１公報の指屈曲板２には，「屈曲して対向する開放型嵌合スペース」が認められる。
このように，周知例１及び乙１公報によれば，物を把持する際の補助具という技術分野において，「屈曲して対向する開放型嵌合スペース」を有するという構成は，周知であったというべきである。
(エ)周知技術３
周知例１の把持補助具１において，つり革のつかまる部分に引っ掛けられる空間を構成する先端側３２の裏面と，基端側３１の裏面との間の距離は，つり革のつかまる部分の最大径と同程度であって，Ｕ字状部の反対方向に，そのまま開放されている（【図１】Ｂ，【図２】）。したがって，周知例１の把持補助具１は，「開放型嵌合スペースにおける間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，前記開放型嵌合スペース外部に開放」されていると認められる。また，乙１公報の指屈曲板２において，指先が接触する面と手のひらが接触する面との間の間隙は，電車内の吊り輪７の握り手を挟み込める程度の寸法であって，その距離を保ったまま外部に開放されている（【０００７】，【図４】，【図６】）。したがって，乙１公報の指屈曲板２は，「開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放」されていると認められる。このように，周知例１及び乙１公報によれば，物を把持する際の補助具という技術分野において，「開放型嵌合スペース内における間隙の距離が対象グリップの把持部の断面の最大径と同程度であり，前記篏合スペースは前記距離のまま前記開放型嵌合スペース外部に開放」するという構成は，周知であったというべきである。(オ)よって，本件審決における周知技術１ないし３の認定に誤りはない。
エ原告の主張について
(ア)原告は，周知例１から，バンド２を捨象したフック片３だけを抽出した上で，周知技術を認定することはできない旨主張する。
しかし，周知例１には，補助具本体１の目的の一つとして，把持部にフック片３を引っ掛けることで，把持部の一部が掌に食い込むのを防止する旨記載されており（【０００４】），この目的達成のためには，バンド２が不要であることは明らかである。また，つり革等を掴みやすくするために，フック片３の幅を適宜調整できる旨記載されており（【００２２】，【００２４】），バンド２の有無とは無関係に，掴みやすさの観点からフック片３に着目する記載もある。周知例１に開示された補助具本体１が，バンド２とフック片３から主に構成されている旨記載されているとしても（【００１４】），バンド２がフック片３と不可分の構成にあるということはできない。
(イ)原告は，乙１公報から，手袋１を捨象した指屈曲板２だけを抽出した上で，周知技術を認定することはできない旨主張する。
しかし，乙１公報には，指屈曲板２を，手袋１を介さずに，直接素手に取り付ける構成が開示されている（【００１９】，【００２１】，【図６】）。手袋１を嵌めることによる効果が乙１公報に記載されているとしても，これは，効果の一つとして記載されているにすぎないから（【００１２】），手袋１が指屈曲板２と不可分の構成にあるということはできない。
(ウ)原告は，周知例１及び乙１公報というわずか２件の刊行物から，周知技術１ないし３を認定することはできない旨主張する。


しかし，物を把持する際の補助具において，その特徴的部分である物を把持する部分の形状は容易に着目されるものであって，周知技術１ないし３は，当該形状の外観から容易に理解可能な技術である。そうすると，当業者において，周知例１及び乙１公報から周知技術１ないし３を抽出することができるというべきである。(エ)したがって，原告の上記主張は，いずれも採用できない。オ以上によれば，物を把持する際の補助具という技術分野において，本件審決が周知技術１ないし３を認定したこと自体には誤りはないというべきである。なお，本件審決は，周知例１及び２から周知技術１ないし３を認定したものであるが，周知例２（平成２６年１２月８日公開）は，本願の優先日である同年１０月１４日より後に頒布されたものである。このような周知例２の記載をもって周知技術を認定した本件審決には，結論には影響しないものの，違法があったというほかない。
(4)本件審決に係る周知技術の適用について
ア動機付け
(ア)引用発明の補助具本体１は，電車やバスなどの乗り物のつり革につかまる際，つり革と手指の間にはさんで使用する補助具に関するものである。一方，周知技術１ないし３は，物を把持する際の補助具に関するものであって，物と手指の間にはさんで使用する部分の構成に関するものである（周知例１【００１４】【００２２】，【図１】Ｂ及びＣ，【図２】，乙１公報【０００７】，【図４】，【図６】）。
したがって，引用発明と周知技術１ないし３は，同一の技術分野に属するものである。
(イ)また，引用発明の補助具本体１は，つり革のつかまる部分が細く，硬い素材で出来ているから，力や体重が手指の一部分に集中してしまうことを課題の一つとし，補助具本体１をつり革と手指との間にはさみ込んで使用することにより，つかまる部分を太くして，力や体重が手指の一部分に集中しないようにするという作用機能を有するものである（引用例【０００３】，【０００５】，【０００６】）。一方，周知例１の把持補助具１は，手荷物の把持部の一部が掌に食い込むのを防ぐことを課題とし，掌の内側にあるフック片３により，手荷物を持ちやすくする作用機能を有するものである（周知例１【０００４】，【００２２】，【図１】Ｂ及びＣ）。また，乙１公報の指屈曲板２は，手荷物の握り手部が手に食い込んで手が痛くなる問題を解決することを課題とし，指屈曲板２を素手の内側に固定し，手の痛みを緩和する作用機能を有するものである（乙１公報【０００１】，【０００６】，【００１２】，【００１６】，【００１９】，【図６】）。そして，周知例１の把持補助具１及び乙１公報の指屈曲板２における上記課題及び作用機能は，手荷物を釣り下げた場合を想定するものであるが，つり革につかまる場合と，手荷物を釣り下げる場合とで，把持部から手指に係る力の作用が同様であることは明らかであって，周知例１にも乙１公報にも，前者の場合と後者の場合が並列して記載されている。そうすると，当業者であれば，周知例１の把持補助具１及び乙１公報の指屈曲板２における上記課題及び作用機能が，つり革につかまる場合も同様であることを容易に認識できる。
したがって，引用発明及び周知技術１ないし３の課題や作用・機能は，共通するということができる。
(ウ)さらに，引用例【００１２】には，「補助具本体１は柔軟性又は弾性を有しているため容易にスリット４を広げ，スリット４よりつり革５に取り付けることができる」との記載があるところ，同記載は，補助具本体１をつり革５に装着するに当たり装着が容易であることが好ましい旨示唆するものといえる。そして，周知例１【０００４】には，「フック片に…重い手荷物の把持部を引っ掛けることで」との記載があり，乙１公報【０００１】には，「吊り輪にも容易に手を引っ掛けられるし」との記載があるほか，それぞれの図面（周知例１【図２】，乙１公報【図６】）の記載からも，周知例１の把持補助具１及び乙１公報の指屈曲板２につき，把持部への装着が容易であることは明らかである。そうすると，引用例には，周知技術１ないし３を適用することの示唆があるということができる。
(エ)よって，引用発明に周知技術１ないし３を適用して本願発明に至る動機付けがあるというべきである。
イ阻害要因
原告は，引用発明は，補助具本体１とつり革のつかまる部分とが一体化して機能するのに対し，周知例１の把持補助具１は，つり革のつかまる部分と一体化していない，乙１公報の指屈曲板２は，つり革を力を込めて握ることができないから，引用発明に周知例１及び乙１公報から認定される周知技術１ないし３を適用することにつき阻害要因がある旨主張する。
しかし，引用発明の補助具本体１は，①つり革のつかまる部分が細く，硬い素材で出来ているから，力や体重が手指の一部分に集中してしまうことを課題にするとともに（【０００３】），②つり革のつかまる部分が細いから，手指全体で力を込めて握ることが出来ないことも課題とするものである（【０００４】）。引用例には，①の課題及びその課題解決のための作用・機能（【０００３】，【０００６】）と，②の課題及びその課題解決のための作用・機能（【０００４】，【０００６】）が，並列して記載されており，その作用・機能も個別に解されるから，両者を満足させるために，必ず一つの構成を採用しなければならないと理解されるものではない。また，引用例には，引用発明の補助具本体１について，柔軟性又は弾性を有する適宜の素材により成型されており，スリット４を広げることによりつり革５に取り付けられるとの記載（【００１１】，【００１２】），つり革と接する面には滑りにくいような加工を施すことが好ましいとの記載（【００１４】），補助具本体１がつり革の周囲を覆う図面の記載（【図２】）等があるものの，これらの記載をもって，引用発明を，②の課題及びその課題解決のための作用・機能を有するもののみと解釈しなければならないものではない。
したがって，引用発明の技術的意義を，補助具本体１とつり革のつかまる部分とが一体化して機能するものとして解釈する必要はないというべきである。そして，引用発明の技術的意義は，①と②に区別して理解されるものであって，引用発明に周知技術１ないし３を適用しても，①の課題解決のための作用・機能は何ら阻害されるものではない。周知技術１ないし３を適用した場合に，②の課題解決のための作用・機能が阻害されることがあったとしても，これをもって，引用発明に周知技術１ないし３を適用することを阻害する要因があるということはできない。


平成２８年(う)第２１５４号不正競争防止法違反被告事件平成３０年３月２０日東京高等裁判所第６刑事部判決
主            文
本件控訴を棄却する。
理            由
第１本件控訴の趣意及び事案の概要等
本件控訴の趣意は，主任弁護人粂原研二，弁護人柴崎大介作成の控訴趣意書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりであり，その論旨は，法令適用の誤り，事実誤認及び量刑不当であり，本件控訴の趣意に対する検察官の答弁は，検察官作成の答弁書に記載のとおりである。
本件は，自動車の開発，製造，売買等を業とするＡ株式会社（以下「Ａ」という。）の商品企画部の従業員として勤務し，同社のサーバーコンピュータに保存された情報にアクセスするためのＩＤ及びパスワードを付与されて，同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知られていないものを示されていた被告人が，同社が保有する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを，不正の利益を得る目的で，平成２５年７月１６日，あらかじめ同社のサーバーコンピュータにアクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保存していた原判示別表番号１から８まで（以下「番号１」などという。）のデータファイル８件等が含まれたフォルダを，同パーソナルコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて，複製を作成し（原判示１），同月２７日，同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータにアクセスして，番号９から１２までのデータファイル４件等が含まれたフォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて，複製を作成し（原判示２），もって，その営業秘密の管理に係る任務に背き，それぞれ営業秘密を領得したという，不正競争防止法違反の事案である。
被告人は，原審において，①原判示の各データファイルの一部は，不正競争防止法の営業秘密に該当しない上，被告人はそれらが営業秘密であることを認識しておらず，認識できる余地もなかった，また，②被告人には，各データファイルを複製した際，いずれも不正の利益を得る目的がなかったなどと主張したが，原判決は，いずれの主張も排斥し，原判示の罪となるべき事実を認定した。
第２法令適用の誤りの主張について
１論旨は，不正競争防止法の改正（平成２１年法律第３０号による改正。以下「平成２１年改正」という。）の目的，経緯等に鑑みれば，原判示の被告人の行為は平成２７年法律第５４号による改正前の不正競争防止法（以下「不正競争防止法」という。）２１条１項３号ロにおける「不正の利益を得る目的」には該当しないのに，これに該当するとした原判決の判断には法令適用の誤りがある，というのである。
２原判決は，原判示の事実について，被告人には，Ａの営業秘密に該当する番号１から１２までの各データファイルを領得したことについて，特段の事情がない限り，転職先等で直接的又は間接的に参考にして活用しようとしたなどといった不正の利益を得る目的があったことが推認されると説示した上で，特段の事情や正当な目的をいう原審弁護人の主張を排斥して，被告人には不正の利益を得る目的があったと認定した。
原判決の上記判断は正当であり，当裁判所もこれを是認できる。３(1)所論は，平成２１年改正は，当罰性の高い行為を処罰対象としつつ，刑事罰の謙抑性，処罰対象の明確化の観点からなされたものであるとした上で，①営業秘密を実際に使用，開示せずに，単に元の職場の経験，情報を転職先の仕事に活かしたり参考にしたりしようとすることは，誰もが考える普通のことであるから，このような行為まで処罰の対象とすることは，処罰範囲を不当に拡大することになり，許されない，②不正の利益を得る目的といえるためには，少なくとも，「転職先における自己の地位，評価を高め，自らの待遇や処遇を利する目的」程度の内容が必要であり，「転職先等で直接的又は間接的に参考にして活用する」などという曖昧なものでは不十分である，という。
(2)しかし，平成２１年改正は，それまでは「不正の競争の目的」が要件として求められていたことから，競争関係の存在を前提としない加害目的等による営業秘密の不正な使用，開示等が処罰の対象とならないこと，営業秘密の不正な使用，開示が中心的な処罰対象と捉えられていたために，営業秘密の不正持ち出しの事実が明らかであっても，不正な使用，開示の立証が困難な場合には処罰の対象とならなかったことなどの弊害が問題視され，企業等が有する営業秘密をより適切に保護するために営業秘密侵害罪の処罰範囲を拡大すべく，営業秘密侵害罪の目的要件の変更及び従業者等による営業秘密の領得自体への刑事罰の導入を行ったものであって，これにより，営業秘密侵害罪の目的要件については，「不正の競争の目的」から「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」と改正し，営業秘密保有者のために行った行為などの正当な目的（正当な社内活動や違法行為是正のために行った行為等）で行われる場合を処罰対象から除外し，処罰範囲の明確化も併せて図ったものである。そうすると，高い経済的価値を有する重要な営業秘密を不正競争防止法２１条１項３号という極めて当罰性の高い態様で領得した場合に，正当な目的がなく専ら自己又は第三者の何らかの利益を図るためであるときには，その利益の内容が明確かつ具体的な意欲ではなく，また非財産的なものであったとしても，同法２１条１項３号における「不正の利益を得る目的」に該当するというべきである。このことは，例えば，営業秘密の領得においては，不正な使用，開示まで必要がないことから，営業秘密保有者のためなどの正当な目的による行為でないことは明らかなのに，被告人自らが目的を供述しない限り概括的な目的しか特定できないことも想定できるが，このような場合を営業秘密侵害罪の処罰対象から除外するのは平成２１年改正の趣旨に反することからも明らかである。この点，原判決は，被告人には，営業秘密保有者のためなどの正当な目的は認められず，「被告人が転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にしようとしたなど」の目的があるとした上で，不正競争防止法２１条１項３号ロを適用しており，その判断に法令適用の誤りはない。


①については，被告人は，身に付けた経験や知識，頭に残った記憶を超えて，秘密として管理されていた情報を記録媒体の複製という方法で領得するという当罰性の高い行為を行ったのであるから，これが処罰の対象とされても処罰範囲を不当に拡大したことにはならない。また，②は，原判決が認定した「転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にしようとしたなど」の内容以上に具体性のある明確かつ積極的な意欲が必要であるとの主張と解されるが，既述のとおりの営業秘密侵害罪の目的要件が平成２１年改正で改められた趣旨，目的に照らすならば，「不正の利益を得る目的」の内容は，営業秘密保有者のためにするなどの正当な目的ではない，公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的であることが明らかになる程度に具体性があれば足りると解されるから，上記主張は採用できない。所論はいずれも採用できない。
第３事実誤認の主張について
１論旨は，第１の原審弁護人がした①に関しての主張はなく，同②に関し，被告人は，不適切ではあったが，残業規制や多忙のため，商品企画部門に異動して以来，会社から貸与されているノート型パソコン（以下「会社パソコン」という。）の他に自己所有のパソコンやハードディスク（以下，それぞれ「私物パソコン」「私物ハードディスク」という。）を使って通常業務を行ってきており，本件当時もその延長線上で業務を行っていたところ，そこに引継業務等が加わり，それらの業務のためにデータファイルを複製し，それらのデータファイルは選別後に削除するか会社のサーバーコンピュータ（以下「会社サーバー」という。）に戻す考えでいたが，結果的にそれができなかったために，原判示１の８件のデータファイルが私物パソコンに残ってしまった（原判示１），また，被告人は，Ａでの勤務の記念となる写真を回収しようとしたが，個々のフォルダを開いて写真を回収する時間がなく，フォルダごと複製することにしたために，原判示２の４件のデータファイルを私物ハードディスクに複製した（原判示２）ものであって，被告人は，取得するデータファイル中に営業秘密が含まれていることは認識していたが，それを転職先で使用するなどといった不正の利益を得る目的はなく，無罪であるから，これに反する原判決には，判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある，というのである。
２原判決の判断の要旨
原判決は，不正の利益を得る目的について，以下のとおり説示した。
(1)原判示１について
原判決は，被告人が原判示１の各データファイルを複製した経緯について，①被告人は，平成２５年７月１６日（以下，月日のみの表記は平成２５年のものをいう。），自宅において，会社パソコンから，原判示１の８件を含む２２件のデータファイルを私物ハードディスクに複製し，「新しいフォルダ(2)」と題するフォルダ（以下「新しいフォルダ(2)」という。）内に保存したこと，②これら２２件のデータファイルは，被告人が，７月１４日から同月１６日までの間に，自宅やＡテクニカルセンターにおいて，会社パソコンや会社サーバー内に存在していたものを，会社パソコンのデスクトップ上に作成した「新しいフォルダ(2)」内に保存しておいたものであること，③被告人は，７月１８日，自宅において，私物ハードディスク内に複製した上記２２件のデータファイルが入った「新しいフォルダ(2)」を私物パソコンに複製し，私物ハードディスクから同フォルダを削除したことを認定した。そして，原判決は，被告人が原判示１の各データファイルを私物ハードディスクに複製して領得したのは，７月３１日にＡを退職してＢ株式会社（以下「Ｂ」という。）に転職する時期を目前に控え，最終出社日と決められた７月２６日の１０日前であり，各データファイルの内容がＡの事業活動にとって有用な営業秘密に該当するものであることからすれば，Ａの業務のために必要であったなどといった事情がない限り，被告人にはこれらの情報を転職先等で直接的又は間接的に参考にして活用しようとしたなどといった不正の利益を得る目的があったことが推認されるとした。
その上で，原判決は，各データファイルの複製を作成したのは，いずれもＡでの通常業務や残務処理等のためであったとの被告人供述については，これを信用できないとして排斥し，被告人には不正の利益を得る目的があったと判断した。
(2)原判示２について
原判決は，被告人が，原判示２の各データファイルを複製した経緯について，①被告人は，私物整理等を理由に出勤することの許可を上司から得て，最終出社日の翌日である７月２７日に出勤し，Ａテクニカルセンターにおいて，私物ハードディスクを会社パソコンに接続した上で，会社サーバーにアクセス   し，５   ０７４   件のデ   ータフ   ァイル   が格納   された   「宴会   写真」「2_MilestoneProposal」等と題する４つのフォルダをフォルダごと私物ハードディスクに複製しようとしたこと，②しかし，これら４つのフォルダ内のデータ容量が約１２．８ギガバイトと膨大であったため，結局は，「宴会写真」と題するフォルダから４８件，「2_MilestoneProposal」と題するフォルダから原判示２の４件を含む１３６８件等の合計３２５３件のデータファイルを私物ハードディスクに複製したにとどまったことを認定した。その上で，原判決は，被告人が領得した原判示２の各データファイルの内容は次期型車の商品内容や販売戦略等に関するものであり，被告人は，「宴会写真」と題するフォルダのほか，原判示２の各データファイルを含めた大量のデータが保存された３つのフォルダを，他の自動車メーカーへの転職直前で，かつ，最終出社日の翌日という時期に，私物整理等のためと申告して許可を得て出社した際に私物ハードディスクに複製して持ち帰ったのであるから，被告人が既にＡの職務を行う必要がなかったことは明らかで，その他正当な理由も想定されないので，被告人には，転職先等でＡの営業秘密を直接的又は間接的に参考にして活用しようとしたなどといった不正の利益を得る目的があったことが推認されるとした。
被告人は，原判示２の各データファイルを含む４つのフォルダを複製したのは，Ａでの勤務についての記念となるような写真を回収するためであった旨供述したが，原判決は，同供述の信用性を否定し，これを排斥した。(3)原審弁護人は，被告人が，①転職先における業務にとってより有用なデータファイルへのアクセスが可能であったにもかかわらず，それらを領得していない，②Ａの調査に進んで協力した，③不正な情報の持ち出しがないかのモニタリング対象となる旨を告げられていたなどの事実は，被告人において不正の利益を得る目的を有していたことを合理的に説明できないと主張したが，原判決は，これらの主張をいずれも排斥した。原判決の上記判断は正当であり，当裁判所もこれを是認できる。
３原判示１に対する所論について
(1)所論は，退職者に対しては，会社の情報を不正に持ち出していないかを確認するためのモニタリングを行っており，被告人もその対象になる旨を告げられていたのであるから，そのような時期に被告人が不正の利益を得る目的で営業秘密に該当するデータファイルを領得しようとするとは考え難い，という。


しかし，被告人がモニタリングの対象となることを告げられたのは，７月１７日であって，原判示１の犯行後であるから，所論は前提を誤っている。(2)所論は，原判決は，被告人が領得したデータファイルの内容がＡの事業活動にとって有用な営業秘密に該当することが，不正の利益を得る目的の存在を推認させる事情であるとしているが，不正の利益を得る目的の存在を推認させるのは，データファイルの内容が転職先であるＢにとって有用であるという事情であるところ，ＡとＢでは，製造する自動車の種類，購入層，販売国，技術的思想，製造技術等が全く異なっており，被告人が領得したデータファイルの内容がＢにおいて有用であるとの立証はなされていないから，被告人に不正の利益を得る目的があったと推認することは不当である，という。
そこで，原判示１の各データファイルの主な内容をみると，
確かに，Ａの生産
車両が乗用車で，Ｂのそれは商用車であることや検討中あるいは過去のデータであったことからすれば，これらのツールやデータをそのままＢに当てはめて利用できるとは限らない。しかし，各種ツールやマニュアルには汎用性があり，それらを見れば，各数値を出すための計算式，考慮要素，判断枠組み等を分析することで，取り扱う車種や販売国等が異なるとはいえ，それらを参考に自社のツールやマニュアルの見直し，改良を図ることも可能である。また，自動車の開発，製造，販売等の点で同種の企業の販売戦略会議資料は，過去のものや検討途中のものであったとしても，他社の戦略，方針や会議の運営方法等を知り，自社のそれと比較検討することで，自社の参考になることは当然である。そうである以上，被告人が転職先等で直接的又は間接的にこれらを参考にする余地は十分にあったというべきである。所論は採用できない。
なお，所論は，被告人はＢにおいて，インドでの車両開発業務及び現地マネージメント業務に従事する予定であったのであり，企画等を兼ねた仕事を幅広く行う予定であったとの原判決の認定には誤りがあるから，Ａの企画部門の情報がＢにおける被告人の参考になるわけではない，ともいう。しかし，被告人の採用面接を行ったＢの担当者によれば，被告人が担当予定であった業務は，インドにおける開発部門で，主にタイで販売中のＢ車をインドに適応した車にするための活動で，日本人が一，二名しかおらず，他の部署との連携が要求されていた上（原審甲１３６），被告人は，関係者に対し，Ｂにおける業務は開発と企画の両方を兼ねた幅広いものと説明していたというのであるから，原判決が，被告人は，Ｂにおいて開発のみならず，企画等を兼ねた仕事を幅広く行う予定であったとし，Ａの企画部門における情報が将来にわたり全く活用できず，領得する価値がないなどといえないと判断したのは正当である。
(3)所論は，被告人は，退職にあたって，７月９日にも２８３件のデータファイルを会社パソコンから私物ハードディスクに複製し，原判示１の８件のデータファイルは，他の１４件のデータファイルと一緒に同月１６日に会社パソコンから私物ハードディスクに複製したが，それらは，いずれもデータファイル等の整理（以下「データ整理」という。）のために複製したもので，その中に，たまたま営業秘密と認定された原判示１の８件のデータファイルが含まれていたにすぎず，他の１４件のデータファイルや７月９日に複製していた２８３件のデータファイルが起訴の対象とはなっていないことに照らせば，被告人が行った複製はいずれも退職を控えた残務処理等のためであったと推認でき，被告人が複製したデータファイルの対象，複製の経緯自体が，被告人に不正の利益を得る目的があったとの推認を否定する事情である，という。
しかし，会社サーバーに格納されている情報を私物ハードディスクに複製し，自宅で保管すること自体が会社規則に違反する行為である上，被告人は，データ整理のためといいながら，私物ハードディスクに複製した原判示１の８件のデータファイルについて，７月１８日に更に私物パソコンに複製したにもかかわらず，それ以後の約１０日の間に何ら整理を行わず，しかも会社にとって必要なものである可能性を考慮して私物パソコンに複製したはずの上記データファイルを会社サーバーに戻すこともしないで，７月２７日にはデータファイルを会社サーバーに戻すための端末である会社パソコンを会社に返却してしまっているのであるから，被告人がデータ整理のために原判示１の複製をしたとは考えられないのであって，原判決が，この点のほか，被告人は，会社パソコンを自宅に持ち帰り，自宅から会社サーバーにアクセスできる許可を得ていたのであるから，私物ハードディスクに複製せずとも会社パソコンを自宅に持ち帰ればデータ整理は可能であったことなどを指摘し，データ整理のために複製したとの被告人供述は信用できないとした判断は正当である。
なお，被告人が他に複製したデータファイルについて起訴されていない個々の理由は詳らかではないが，それらが起訴されていないからといって，原判示１のデータファイル８件についても，不正の利益を得る目的がなかったということにはならない。
本件複製の経緯・方法，複製の対象自体が，不正の利益を得る目的があったとの推認を否定する事情である旨の所論は当を得ない。(4)所論は，被告人が，７月１８日未明に私物ハードディスクから私物パソコンにデータファイルを複製したことこそが，データ整理の作業の準備行為であり，実際に，被告人は，会社サーバーに存在していた「整理」と題するフォルダ内のデータファイルを会社パソコンに複製し，さらに私物ハードディスクに複製するなどして整理作業を継続しており，私物パソコンにデータファイルが残っていたのは単に作業が終わらなかったからにすぎず，被告人は，７月３１日の退社日までにその作業を終了させる予定であったが，同月３０日に私物パソコンと私物ハードディスクを会社関係者に提出したため，作業が終了しなかっただけである，という。


しかし，そもそも，データ整理のために私物ハードディスクから私物パソコンにファイルをカットアンドペーストで複製しなければならない理由は考え難く，この作業は，私物ハードディスクから複製の痕跡を消す一方，私物パソコンにこれを保存する手段であったとも解され，一義的にデータ整理の準備行為とみることはできない。また，確かに，被告人は，会社サーバーや会社パソコンのデータファイルについて削除や名前の変更をしていたことは認められるが（原審甲１７９等），被告人がデータ整理をしていたからといって，原判示１の各データファイルについて不正の利益を得る目的がなかったことにもならない。現に，被告人は，私物ハードディスクからデータファイルを消去する際に，Ｂでの勤務の参考になると考えて私物パソコンに残したデータファイルもあるのであるから，データ整理の際に，営業秘密に当たるかどうかはさておき，参考となるものを同時に選別し，確保していたことは明らかである。さらに，会社サーバーにアクセスできるのは会社パソコンのみである以上，被告人が，予定されていた最終出社日の翌日に特に許可を得て出社して会社パソコンを返却した時点以降は，被告人がいうようなデータファイルの取捨選択をして残すべきものは会社サーバーに戻すという作業はできなくなったはずであるから，データ整理の作業を継続していたなどと評価することはできない（なお，私物パソコンに残っていた原判示１の各データファイルは既に削除したと思い込んでいた旨の被告人供述について，原判決はこれを不自然と判断しているが，被告人供述は，要するに，会社のために内容の確認作業が必要と考えて敢えて私物パソコンにデータファイルを複製したのに，その作業を失念しただけでなく，既に確認，削除済みと勘違いをしてしまっていたというのであって，当初の動機，目的と大きな乖離があり，原判決の判断は正当である。）。
以上からすれば，被告人が，私物ハードディスクから私物パソコンにデータファイルを複製したことは，被告人に不正の利益を得る目的があったことの推認を否定する事情にはならない。
(5)さらに，所論は，①被告人は，会社パソコンのデータ整理を行っていたのであって（原審弁６），原判決が，被告人が退職までの間に，複製領得したデータファイル自体について，結局のところ被告人が主張するところの通常業務や残務処理等を具体的に行ったことはないとしたのは誤っている，②被告人は，Ａから会社パソコンを持ち帰り，会社サーバーにアクセスする許可を得ていたが，会社パソコンを自宅に持ち帰るのは大変であり，かつ，自宅から会社サーバーへのアクセスが不安定であったことから，私物ハードディスクに複製することが必要だったのであり，原判決が，私物ハードディスクに複製して持ち帰る必要はなかったとしたのは誤りである，③原判決が，原判示１の番号１，３，５，８のデータファイルは通常業務を行うために必要ではなく，番号２，４，６，７のデータファイルは残務処理等を行う必要がなかったとしたのは誤りである，という。
しかし，①については，被告人が，会社パソコンからデータファイルを削除するなどのデータ整理の残務処理等をしていたことは認められるが，原判決は，被告人が私物パソコンに複製した原判示１の各データファイルについて，何ら作業をしていないと指摘しているのであって，所論は失当である。加えて，原審弁６によれば，被告人は，７月中旬以降，会社パソコンから３月以前に担当していた職務に関するものも含めて大量のデータファイルを削除する作業を比較的短時間で頻繁に行っていることが認められる上，原判示１の各データファイルを含む２２件については，ファイルを開くだけでＡにとって必要か否かの判断は可能であったものもあるというのであるから，これら２２件についての残務処理等も会社での通常業務の合間に行わなかった経緯は容易には納得し難い。②については，被告人は，７月１４日，１６日，２５日と会社パソコンを自宅に持ち帰っているのであるから，持ち帰りが大変であったというのは理由にならない。また，複製した私物ハードディスク内のデータファイルの整理をするのであれば，わざわざ私物パソコンにまで複製する必要はない。③については，所論は，被告人が，７月の時点においても，次期型Ｄに関するＡの業務を行い，後任者のＥとメールの交換をしていたことを根拠に原判決を論難するが，番号１，３，５，８のデータファイルについては，当時の上司であるＦが，データファイルの複製当時において，それらのデータファイルは被告人が担当していた業務には必要がなかった旨を明確に証言している上，上記各データファイル中のツールを用いるのに必要な数値等のデータを被告人が自宅に持ち帰っていなかったこと，番号２，４，６，７のデータファイルについても，被告人の後任者であるＥが７月当時にはデータファイルの更新や引継ぎをする必要はなかったと証言している上，所論指摘のメールもＥからデータの誤りの訂正を依頼したものにすぎず，データファイルの更新や削除の必要性を判断するための情報を被告人が自宅に持ち帰っていなかったことなどに照らせば，被告人において通常業務や残務処理等のために原判示１の各データファイルを自宅に持ち帰る必要はなかったとの原判決の説示は正当である。
(6)所論はいずれも理由がない。
４原判示２に対する所論について
(1)所論は，被告人は，７月１７日にモニタリングの対象になっている旨を告げられていながら，最終出社日に上司の許可を得てその翌日に出社した際に原判示２の各データファイルを取得しているところ，被告人に不正の利益を得る目的があったならば，これは犯行日を予告し，衆人環視の中で犯罪を行ったことになるから，同目的があったとは考えられず，被告人がデータを取得した時期から不正の利益を得る目的が推認できるとした原判決は誤りである，という。
この点，原判決は，被告人は情報セキュリティーに関するモニタリング対象となると告げられた際，具体的な内容や時期等を知らされていなかった上，既に原判示１の行為に及んでいたにもかかわらず，その後何らの指摘や指導等を受けることもなかったことなどもあって，営業秘密に関する領得行為を更に行ってもＡに発覚しない，あるいは，もともと，このようなことに対する規範意識が低いため，発覚したとしても大したことではないなどと考えたとしても不自然ではないと説示しているところ，所論は根拠のない恣意的な憶測であるなどと論難する。しかし，被告人は，本件が発覚した後，被告人に転職の紹介をした人材紹介会社のＧに対して，「Ａが警察に訴え，警察からＢに連絡があり，騒ぎになっている」「ここまで問題になるとは思っていなかった。」などと述べていること（原審甲１３８），モニタリングの対象になると告げられた日の夜に，原判示１の各データファイルを私物ハードディスクから削除していること，被告人が以前から会社規則に違反して私物ハードディスク等を使用していたこと，被告人自身が情報を意図的に流出させなければセキュリティーは保たれていると思っていたなどと供述していることなどからすれば，被告人が，営業秘密を積極的に転職先に開示するようなことをすれば問題だが，自己が情報を持ち，流出しないように管理すればよいというような意識でいたことは明らかであり，原判決の上記説示は不合理ではない。


(2)所論は，原判示２の各データファイルは，被告人のＡにおける過去の業務に関するもので，転職先であるＢの業務に活用することはできないものであるから，データファイルの内容自体が，不正の利益を得る目的の存在を否定するものであり，Ａにとって有用な営業秘密に該当することが，被告人に不正の利益を得る目的があることを推認させるとする原判決の判断は誤っている，という。
しかし，ＢがＡと異なる小型商用車を対象としているとしても，次期型車の販売戦略や商品決定会議における他社の資料を参考にすることで，自社の小型商用車の販売戦略や商品開発の参考にできる可能性は十分にある以上，被告人が転職先等で直接的又は間接的にこれらを参考にする余地も十分にあったというべきである。被告人が７月２７日に会社サーバーから複製した原判示２の各データファイルを含む３個のフォルダ（「宴会写真」と題するフォルダを除く。）は，自動車の製造企画業務の初期段階から販売直前の全工程やＡの調査のノウハウが把握できるもの（原審甲７５）であるから，同業他社に転職する被告人において，これを参考にしたいと考えたであろうことは，これらを複製した時期や他に合理的目的が認められないことなども併せ考えるならば，合理的に推認できる。
(3)所論は，原判決は，被告人が複製した自動車の商品企画等に関するデータファイルの数は，写真のデータファイルの数よりも多いことから，記念となる写真を回収しようとしたとの被告人供述は信用できないと説示するが，被告人は，最終出社日までにデータファイルの消去等の作業が終わっていなかったことから，記念となる写真を個別に複製する時間がなかったためにフォルダごと複製したのであり，この方法は，被告人にとって合理的かつ自然な行為であるから被告人供述は信用でき，被告人が４つのフォルダ全体を複製したという経緯，方法自体が，不正の利益を得る目的があったとの推認を否定する事情である，という。
しかし，被告人の上司であったＨの原審証言によれば，Ｈは，写真を探し出す際には，拡張子で検索をかける方法があることを被告人から教えて貰ったというのであるから，被告人がその手段をとれなかったとは考えられず，時間的にもさほどかからないと認められるから（同証言），被告人がとった方法が合理的であるとはいえない（被告人は，パソコンの知識が浅く，そのような方法をＨに話したことはない旨供述するが，会社サーバー内の「宴会写真」と題するフォルダ等を作成，整理したのは被告人であることなどに照らし，信用できない。）。原判決が，記念となる写真の回収のためだけに複製を行ったところ原判示２の各データファイルが混在する結果になった旨の被告人供述は信用できないとしたのは正当である。
なお，所論は，被告人が「宴会写真」と題するフォルダを複製していることは，被告人が記念となる写真の回収を目的としていたことを裏付けているのに，原判決はそのことを全く考慮していないと論難するが，原判決は，原判示２の各データファイルが，記念となる写真を回収しようとして複製したフォルダに含まれていたにすぎないとの被告人の供述を信用できないとしているにすぎず，被告人が，今後の参考になるであろうと考えたデータファイルを複製するとともに，記念となる写真も回収しようとした目的が併存していることを否定しているわけではない。
(4)所論はいずれも理由がない。
５その他の所論について
(1)所論は，①原審弁護人が，被告人は，原判示１及び２の各データファイルよりも有用性が高い情報があるにもかかわらず，それらを領得していないのは，不正の利益を得る目的を持つ者の行動として不自然であると主張したのに対し，原判決が，被告人は，客観的な有用性や財産的な価値の高い情報を選び，その対価として金銭を取得することなどの目的ではなく，自らのスキルアップ等のために必要と考えるデータファイルを取得したものと推認できるから，上記主張には理由がないと説示したが，それは，単なる憶測であって不当である，②サービス残業が常態化している会社で，営業秘密にアクセス権限がある従業員が，在職中に営業秘密を取得したにすぎない場合には，その営業秘密を売却する，開示するなどの間接事実により不正の利益を得る目的が明確に認定できない限り，業務に必要なあるいは関連する目的があったとの推認が働くべきであり，本件のようにデータ整理や記念の写真を取得する際に他のデータが含まれたというような場合には，よほど強い他の個別具体的事情が認められない限り，不正の利益を得る目的を推認することは許されない，という。
しかし，①については，原判決は，被告人がＡで担当していた業務，転職先のＢで担当する可能性のある業務の内容，本件領得に係る各データファイルの内容，本件領得行為の時期，本件領得の際に同時に取得した情報の内容，被告人が転職に向けて周囲に語っていた発言の内容等を勘案して，被告人は自らのスキルアップ等のために必要と考えるデータファイルを取得したものと推認したと解され，その判断は正当である。
また，②については，既に第２の法令適用の誤りに関連して述べたように，営業秘密保有者のためなどの正当な目的はなく専ら自己又は第三者の利益を図るためである以上，その内容が明確かつ具体的な意欲ではなく，また非財産的なものであったとしても，不正競争防止法２１条１項３号ロにおける「不正の利益を得る目的」に該当し，自己又は第三者の利益の内容も概括的なもので足りると解されるから，これを認定するための間接事実や推認過程についても，所論が主張するような厳しいものである必要はなく，所論は採用できない。
(2)その他弁護人が縷々主張する点を含めて，所論はいずれも採用できない。
６事実誤認をいう論旨は理由がない。
第４量刑不当の主張について
１論旨は，被告人には罰金刑が相当であるのに，原判決は，情状事実に関する評価を誤り，あるいは，被告人に有利な諸情状を総合的に判断することを怠り，被告人を懲役１年，３年間執行猶予に処したもので，原判決の量刑は重過ぎて不当である，というのである。
２本件は，転職を目前に控えた被告人が，勤務先会社が保有する自動車の商品企画等に関連する営業秘密に当たるデータファイルを，不正の利益を得る目的で領得したという事案である。


平成２５年１月１０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１０２５０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月１９日
判        決
原              告      アルヴェアエス．アール．エル．
（ＡＬＶＥＡＳ．ｒ．ｌ．）
同訴訟代理人弁理士      橘              哲      男
内      藤      通      彦
藤      本      正      紀
佐      藤      大      輔
被              告                  Y同訴訟代理人弁理士      中      山      健      一
達      野      大      輔
長      島      瑞      希
主        文
１特許庁が取消２０１１－６７００１１号事件について平成２４年２月２８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
主文１項と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記２の本件審判請求について，特許庁が同請求を認めた別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件商標
(1)原告は，平成５年１月２８日，別紙のとおりの構成からなる商標（以下「本件商標」という。）について，別紙記載の商品を指定商品として，イタリア共和国を本国とする国際登録出願をし，平成１５年５月１５日に我が国について事後指定を行った（甲１１，弁論の全趣旨）。
(2)原告は，平成１８年１月１３日，我が国において本件商標の設定登録を受けた（甲１１。国際登録番号５９５７６０号）。
(3)なお，平成２１年１２月２４日，指定商品のうち，第１８類「Leather    andimitationsthereof,    goodsmade    thereofnot    includedin    otherclasses;    trunksand    suitcases（革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品（他の類に属しないもの），トランク及びスーツケース）」及び第２５類「Clothing,headgear（被服，帽子）」について，取消審決が確定した（甲１１）。
２特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成２３年７月１４日，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないと主張して，取消審判を請求し，当該請求は同月２６日に登録された（甲１１）。
(2)特許庁は，これを取消２０１１－６７００１１号事件として審理し，平成２４年２月２８日，「国際登録第５９５７６０号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし，同年３月２３日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた（弁論の全趣旨）。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，原告が被告の請求について答弁していないから，本件商標の登録は，商標法５０条の規定により，取り消すべきである，というものである。
４取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
１本件商標の使用
原告は，以下のとおり，本件審判請求の登録前３年以内に，日本国内において，本件商標の指定商品のうち第１４類「timepiecesandchronometric   instruments（計時用具）」について，本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。
(1)取引の概要
原告は，時計その他の雑貨の製造・販売を業とするイタリア法人であり，平成４年から本件商標を付した時計（以下「本件時計」という。）の製造・販売を開始し，今日までイタリア，日本のみならず世界中に各国の販売代理店を通じて本件時計を継続して販売している。
本件の取引の流れは，原告が，本件時計を製造し，平成１５年１月から日本における販売代理店である株式会社ドウシシャに向けて輸出し，ドウシシャが百貨店などの小売業者に向けて本件時計を流通させる，というものである。
(2)原告とドウシシャとの関係
原告は，ドウシシャを，日本における本件時計を含む雑貨類の独占販売代理店として指名し，その旨の契約を締結した上で，平成１５年１月から継続して本件時計の取引を行っている。
(3)本件商標が付された本件時計
本件時計には，文字盤の中央下部又は中央右部に，本件商標と社会通念上同一と認められる「ＬＡＮＣＡＳＴＥＲ」の商標が付されている。
(4)本件時計に関する取引の実情
ア原告は，平成２１年に本件時計をイタリアで生産し，これをドウシシャに向けて輸出した。原告とドウシシャの間では，本件時計の取引を目的とした商取引契約が締結されている。
イイタリアから輸出された本件時計が，日本においてドウシシャによって輸入されている。原告のような外国法人の商標を付した商品が一旦日本に輸入された場合には，当該輸入行為をもって，当該外国法人による商標法２条３項２号規定の「使用」行為があったものと認められる。
ウよって，少なくとも平成２１年２月２５日から同年７月２８日までの間において，商標権者である原告が，本件商標を付した本件時計に関する取引を行っていたこと，すなわち，指定商品である計時用具について本件商標を「使用」（商標法２条３項２号又は８号）していた事実が認められる。
(5)平成２２年以降の取引の実情
原告は，平成２２年１月以降は，ユーロパッション株式会社を販売代理店として，日本において本件時計を販売している。
２小括
原告は，要証期間中において，ドウシシャ又はユーロパッションとの間で本件商標を付した本件時計の譲渡，輸入等を目的とした取引を行っていたものであり，商標法５０条により取り消される場合に当たらない。
〔被告の主張〕
１甲１，３及び４について
原告が提出した証拠は，平成２１年２月２５日から同年７月２８日までの間における本件商標の使用を立証するものではない。
(1)甲１及び３は，本件審判の予告登録日である平成２３年７月２６日以降のものである。