ｄ「【課題を解決するための手段】本発明者等は上記の課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果，ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩は，重金属に対するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても少量の添加量で重金属を固定化でき，かつ熱的に安定であることを見出し，本発明を完成するに至った。」（段落【０００５】）ｅ「すなわち本発明は，飛灰に水とピペラジンカルボジチオ酸又はその塩を添加し，混練する事を特徴とする飛灰中の重金属の固定化方法である。」（段落【０００６】），「本発明のピペラジンカルボジチオ酸としては，ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸又はピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方，又はこれらの混合物として使用できる。ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸を使用する場合には，ジチオカルバミン酸基当量を，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸を使用する場合における該官能基当量と同等にすることにより，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸を使用した場合と同様の効果を得ることができる。従って，これらの混合物として使用する場合における混合比は任意に選択できる。」（段落【０００９】），「本発明のピペラジンカルボジチオ酸塩は，前記したピペラジンカルボジチオ酸のアルカリ金属，アルカリ土類金属又はアンモニウムの塩が使用できる。このうち水に溶解し得るリチウム，ナトリウム，カリウム，マグネシム，カルシウム，アンモニウムの塩が好ましい。さらに，熱的に安定でかつ安価なナトリウム塩又はカリウム塩が特に好ましい。」（段落【００１０】），「本発明のピペラジンカルボジチオ酸又はその塩の使用量は，処理する飛灰中の重金属の含有量や重金属の形態により異なり特に限定するものではないが，通常飛灰に対して０．０１～５重量％の範囲で使用される。」（段落【００１１】），「本発明の方法において，固定化される飛灰中の重金属は，一般にジチオカルバミン酸基がキレートすることによって水溶液から不溶化できる金属であり，鉛，水銀，クロム，カドミウム，亜鉛，銅，ニッケル，砒素，セレン等が例示できる。特に，鉛，水銀，クロム，カドミウム，亜鉛，銅についてはキレート効果が高いことから好ましい。」（段落【００１４】）
ｆ「【実施例】次に，実施例によりさらに詳細に本発明を説明する。但し，本発明は下記実施例によってなんら制限を受けるものではない。」（段落【００１５】）
ｇ「合成例１ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナトリウ
ム（化合物№１）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１７２重量部，ＮａＯＨ１６７重量部，水１５１２重量部を入れ，この混合溶液中に撹拌しながら４５℃で二硫化炭素２９２部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た。」（段落【００１６】）
ｈ「合成例２ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウ
ム（化合物№２）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１１２重量部，ＫＯＨ４８．５％水溶液３１６重量部，水３９５重量部を入れ，この混合溶液中に撹拌しながら４０℃で二硫化炭素３１６部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム濃度は４０ｗｔ％であった。」（段落【００１８】）
ｉ「合成例３エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナ
トリウム（化合物№３）の合成
合成例１と同様の装置を用いエチレンジアミン３９重量部，ＮａＯＨ５３重量部，水９２０重量部を入れ，４８℃にて二硫化炭素９９重量部を滴下，反応させて目的の化合物を含む溶液を得た。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のエチレンジアミン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナトリウム濃度は１５ｗｔ％であった。」（段落【００１９】）
ｊ「合成例４ジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ’，Ｎ”－トリスカル
ボジチオ酸ナトリウム（化合物№４）の合成
合成例１と同様の装置を用いジエチレントリアミン２０６重量部，ＮａＯＨ２５０重量部，水１００１重量部を入れ，４８℃にて二硫化炭素４１５重量部を滴下，反応させて目的の化合物を含む溶液を得た。ＩＣ測定によるジチオカルバミン酸基による硫黄の含有率は１９．４％（計算値１９．３％）であった。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ’，Ｎ”－トリスカルボジチオ酸ナトリウム濃度は４２ｗｔ％であった。」（段落【００２０】）
ｋ「参考例１～参考例４安定性試験
得られた化合物№１～４の水溶液を６５℃に加温して硫化水素ガスの発生について調べた。さらに水溶液にｐＨ調整剤として塩化第二鉄（ＦｅＣｌ，３８％水溶液）を２０重量％添加して硫化水素ガス3の発生についても調べた。結果を表１に示す。」（段落【００２１】）
ｌ「実施例１重金属固定化能試験
ＢＦ灰（Ｃａ＝３０．９％，Ｎａ＝１．５％，Ｋ＝１．８％，Ｐｂ＝２１００ｐｐｍ，Ｚｎ＝５８００ｐｐｍ，Ｃｕ＝１５０ｐｐｍを含む）１００重量部に対し，水３０重量部を加え，さらにピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸ナトリウムを０．５部（固形分換算）となるように添加（化合物№１の水溶液を飛灰に対し２ｗｔ％添加），混練し，環境庁告示第１３号試験に従い溶出試験を行った。鉛の溶出結果を表２に示す。」（段落【００２３】）ｍ「【発明の効果】本発明の方法によれば，ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩は重金属固定化能が高く，かつ熱的にも安定であることから，重金属溶出量の多い高アルカリ性飛灰においても，少量の添加で効果を発揮し経済的であるとともに，他の助剤の使用に際して安全かつ簡便な処理方法にて実施できるので工業的にも非常に有用である。」（段落【００３２】）


ｎ表１（段落【００２２】）は，化合物№１ないし№４についての硫化水素ガス（ＨＳ）の発生について調べた「安定性試験」の結果２を示した表である。
表１には，「ＨＳの発生」に係る「加温（６５℃）」及び「３８２％ＦｅＣｌ添加」の欄には，「参考例１」（化合物№１）及び「参３考例２」（化合物№２）につき，いずれも「発生なし」との記載が，「参考例３」（化合物№３）及び「参考例４」（化合物№４）につき，いずれも「発生あり」との記載がある。
ｏ表２（段落【００２４】）は，鉛の溶出結果について調べた「重金属固定化能試験」の結果を示した表である。
(イ)前記(ア)の記載を総合すれば，本件明細書には，①都市ゴミや産業廃棄物等の焼却プラントから排出される飛灰処理に際し，飛灰中に含有される重金属固定化，特に重金属溶出量が多くなる高アルカリ性飛灰中に含有される重金属固定化においては，薬剤添加法で使用される従来の薬剤ではその使用量を大幅に増加するか，又は塩化第二鉄等のｐＨ調整剤，又はセメント等の他の薬剤との併用法を取らざるを得ず，処理薬剤費が増大し，又は処理方法が複雑化する等の問題があり，さらに，薬剤として使用されるジチオカルバミン酸(カルボジチオ酸）は，原料とするアミンによっては，ｐＨ調整剤との混練又は熱により分解するために，混練処理手順及び方法に十二分に配慮する必要があるという課題があったこと，②上記課題を解決し，「飛灰中に含まれる重金属を安定性の高いキレート剤を用いることにより簡便に固定化」できる方法を提供することを目的として検討した結果，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩は，重金属に対するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても少量の添加量で重金属を固定化でき，かつ熱的に安定であること」を見出して，本件各発明を完成するに至ったこと，③本件各発明の実施例である「合成例１」及び「合成例２」並びに比較例である「合成例３」及び「合成例４」によりそれぞれ得られた化合物№１ないし№４について「安定性試験」（対象となる化合物の水溶液を６５℃に加温して硫化水素ガスの発生を調べる加温試験及び同水溶液にｐＨ調整剤として塩化第二鉄（ＦｅＣｌ，３3８％水溶液）を２０重量％添加して硫化水素ガスの発生を調べる添加試験）を行った結果，ピペラジンを原料アミンとして合成した化合物№１及び化合物№２についてはいずれも検出下限を超える硫化水素ガスの発生が認められなかったのに対し（表１の「発生なし」の記載），エチレンジアミン又はジエチレントリアミンを原料アミンとして合成した化合物№３及び化合物№４については検出下限を超える硫化水素ガスの発生が認められ（表１の「発生あり」の記載），本件各発明の実施例の化合物№１及び化合物№２は比較例の化合物№３及び化合物№４よりも硫化水素ガスの発生が抑制されていること，④本件各発明の実施例である「実施例１」ないし「実施例４」及び比較例である「比較例１」ないし「比較例５」について「重金属固定化能試験」を行った結果，表２に示すように，「実施例１」ないし「実施例４」のキレート剤（化合物）は「比較例１」ないし「比較例５」のキレート剤（化合物）よりも「溶出鉛濃度」が低かったこと，⑤「発明の効果」として，本件各発明のピペラジンカルボジチオ酸又はその塩は，「重金属固定化能が高く，かつ熱的にも安定であることから，重金属溶出量の多い高アルカリ性飛灰においても，少量の添加で効果を発揮し経済的であるとともに，他の助剤の使用に際して安全かつ簡便な処理方法にて実施できるので工業的にも非常に有用である」ことが記載されていることが認められる。
そして，上記認定事実によれば，本件明細書には，本件各発明は，飛灰中に含有される重金属固定化，特に重金属溶出量が多くなる高アルカリ性飛灰中に含有される重金属固定化のための重金属固定化処理剤を「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする構成とすることによって，従来の重金属固定化処理剤に比べて，「重金属固定化能が高く，かつ熱的にも安定」な作用効果を奏するものとしたことに技術的意義を有することが開示されていることが認められる。
他方で，本件明細書には，「本発明は下記実施例によってなんら制限を受けるものではない。」との記載（前記(ア)ｆ）がある上，本件各発明の実施例として示された「合成例１」及び「合成例２」によりそれぞれ得られた化合物№１及び化合物№２についてもその副生成物に関する記載はなく，また，本件各発明の飛灰中の重金属固定化処理剤が，被告が主張するような「副生成物として，硫化水素の発生源となるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成される」ことを要することの記載も，示唆もない。
したがって，本件明細書の記載からも，被告主張の限定解釈の根拠を見出すことはできない。
(ウ)この点について被告は，本件明細書の段落【００２１】，【００２２】に記載されている「安定性試験」に示された硫化水素が発生しないという効果は，本件各発明の固有の効果であるとの前提に立てば，本件各発明の技術的範囲は，副生成物として，硫化水素の発生源となるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」のみから構成され，安定性試験において硫化水素を発生しない飛灰中の重金属固定化処理剤に限定して解釈されるべきである旨主張する。


しかしながら，本件明細書の上記記載部分は，本件各発明の実施例である「合成例１」及び「合成例２」並びに比較例である「合成例３」及び「合成例４」によりそれぞれ得られた化合物№１ないし№４について行われた「安定性試験」の内容及び結果について記載したものであるところ，当該「安定性試験」は，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする本件各発明が従来の重金属固定化処理剤に比べて「熱的に安定」であることを検証するために行われたものであって，「安定性試験において硫化水素を発生しない」ことそれ自体が本件各発明の内容を規定する要件となるものではない。そして，前記(イ)③の認定事実によれば，「安定性試験」の結果を示した表１の「発生あり」及び「発生なし」との記載は，加温試験及び塩化第二鉄の添加試験の各試験において検出下限を超える硫化水素が発生したか，あるいは発生しなかったかを記載したものにすぎないのであって，「発生なし」との記載は上記各試験の検出下限を下回る硫化水素が発生しなかったことまで意味するものではなく，また，「安定性試験」の結果は，本件各発明の実施例であるピペラジンを原料アミンとして合成した化合物№１及び化合物№２が，比較例としてエチレンジアミン又はジエチレントリアミンを原料アミンとして合成した化合物№３及び化合物№４よりも硫化水素ガスの発生が抑制される効果を有することを示したものと認められる。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ小括
以上によれば，被告主張の本件各発明の限定解釈は，特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に基づかないものというべきであって，理由がない。
(3)被告の先願特許実施の主張に対する判断
ア被告は，被告製品は，本件特許の先願特許である被告特許発明の実施品であるから，被告による被告製品の製造及び販売は自己の先願特許の実施として適法な行為であり，本件特許権侵害を構成するものではない旨主張する。
(ア)被告特許（特許第２９４８８７９号。平成１１年７月２日設定登録）の優先権主張日は，平成１年１２月２０日であって（乙１２），本件特許の優先権主張日（平成６年１２月２日）よりも前であるから，被告特許の出願は，本件出願の先願の関係にある。被告特許に係る願書に添付した明細書（ただし，平成１８年７月１１日付け審決（訂正２００６－３９０９６号事件）による訂正後のもの）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりであり（乙１１），この請求項１に係る発明が被告特許発明である。「(1)エチレンジアミン，プロピレンジアミン，ブチレンジアミン，ヘキサメチレンジアミン，ジエチレントリアミン，ジプロピレントリアミン，ジブチレントリアミン，トリエチレンテトラミン，トリプロピレンテトラミン，トリブチレンテトラミン，テトラエチレンペンタミン，テトラプロピレンペンタミン，テトラブチレンペンタミン，ペンタエチレンへキサミン，フェニレンジアミン，ｏ－キシレンジアミン，ｍ－キシレンジアミン，ｐ－キシレンジアミン，イミノビスプロピルアミン，モノメチルアミノプロピルアミン，メチルイミノビスプロピルアミン，１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン，１，３－ジアミノプロパン，１，４－ジアミノブタン，３，５－ジアミノクロロベンゼン，メラミン，１－アミノエチルピペラジン，ピペラジン，３，３’－ジクロロベンジジン，ジアミノフェニルエーテル，トリジン，ｍ－トルイレンジアミンよりなる群から選ばれた１種又は２種以上の分子量５００以下のポリアミンに，アルカリの存在下又は非存在下で二硫化炭素を反応せしめて得られる，ポリアミン１分子当たりに対し，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ，またはその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリアミン誘導体と，平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリエチレンイミン誘導体とからなり，ポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体とを重量比で，ポリアミン誘導体：ポリエチレンイミン誘導体＝９～７：１～３の割合で含有することを特徴とする金属捕集剤。」
(イ)前記(ア)によれば，被告特許発明は，①請求項１記載の群から選ばれた１種又は２種以上の分子量５００以下のポリアミンに，アルカリ存在下又は非存在下で二硫化炭素を反応せしめて得られる，ポリアミン１分子当たりに対し，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ，またはその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリアミン誘導体と，②平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリエチレンイミン誘導体とからなり，③ポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体とを重量比で，ポリアミン誘導体：ポリエチレンイミン誘導体＝９～７：１～３の割合で含有することを特徴とする金属捕集剤であるとの構成を有するものであるといえる。
しかるに，本件においては，被告製品が上記②の平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン誘導体（高分子ポリエチレン誘導体）の構成を有することを認めるに足りる証拠はなく，また，被告製品が上記③のポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体とが重量比で「９～７：１～３」の割合で含有するとの構成を有することを認めるに足りる証拠もない。
したがって，被告製品は，被告特許発明の実施品に当たるものと認めることはできない。
イそうすると，他人の特許発明の実施に当たる行為が，その特許出願前の出願に係る自己の特許発明の実施に当たる場合には，先願特許の実施として他人の特許発明の特許権侵害を構成しないか否かについて検討するまでもなく，被告による被告製品の製造及び販売は自己の先願特許の実施として適法な行為であるとの被告の主張は，理由がない。
(4)まとめ
以上のとおり，被告製品は，本件各発明の技術的範囲に属するものと認められ，被告による被告製品の製造及び販売は，本件特許権侵害を構成するというべきである。
２争点２（本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）について
(1)無効理由１（乙１２に基づく新規性の欠如）
被告は，本件各発明は，乙１２（特開平３－２３１９２１号公報）に記載された発明（乙１２記載発明)と同一であるから，本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある旨主張する。


すなわち，被告は，①乙１２には，アルカリ存在下で，ピペラジンと二硫化炭素を反応させた飛灰中の重金属固定化処理剤が記載されていること（７欄２行～９欄１２行），②また，乙１２には，「このポリアミン誘導体，ポリエチレンイミン誘導体は，例えばポリアミンやポリエチレンイミンに二硫化炭素を反応せしめることにより得られるが，更に反応終了後，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，水酸化アンモニウム等のアルカリで処理するか，或いは前記反応をアルカリの存在下で行うことによりジチオカルボキシ基末端の活性水素をアルカリ金属，アルカリ土類金属，アンモニウム等で置換することができる。」との記載があること（７欄１６行～８欄４行），③アルカリ存在下で，ピペラジンと二硫化炭素を反応させた場合には，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」が生成されることからすると，乙１２の上記①の記載は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」という本件発明１の構成要件Ａ及びＢを開示し，上記②の記載は，本件発明２の構成要件Ｃ及びＤ並びに本件発明３の構成要件Ｅ及びＦを開示するものであるから，本件各発明は，乙１２記載発明と同一のものである旨主張する。
ア乙１２の記載事項
(ア)乙１２には，次のような記載がある。
ａ「特許請求の範囲」として，「(1)分子量５００以下のポリアミン１分子当たりに対し，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリアミン誘導体と，平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基又はその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリエチレンイミン誘導体とからなることを特徴とする金属捕集剤。」，「(2)請求項１記載の金属捕集剤を重金属を含む飛灰に添加して混練し，飛灰中の重金属を固定化することを特徴とする金属捕集方法。」，「(3)請求項１記載の金属捕集剤を重金属を含む鉱滓に添加して混練し，鉱滓中の重金属を固定化することを特徴とする金属捕集方法。」，「(4)請求項１記載の金属捕集剤を重金属を含む土壌に添加して混練し，土壌中の重金属を固定化することを特徴とする金属捕集方法。」，「(5)請求項１記載の金属捕集剤を重金属を含む汚泥に添加して混練し，汚泥中の重金属を固定化することを特徴とする金属捕集方法。」（１欄～２欄）ｂ「〔産業上の利用分野〕本発明は金属捕集剤及び金属捕集方法に関する。」（２欄８行～９行）
ｃ「〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕近年，工場等の廃水による河川，海等の汚染が問題となるにつれて，廃水による汚染防止のための規制が強化され，廃水中に含まれる金属類を所定の濃度以下とすることが義務づけられている。また鉱山より排出される鉱滓，ゴミ焼却場においてゴミ焼却の際に発生する飛灰，廃水処理の際の中和凝集沈澱処理や凝集剤による沈澱処理において産業廃棄物として生じる汚泥，更に汚染の進んだ土壌等には種々の重金属が含有され，それらの重金属が流出して地下水，河川，海水中に混入することが問題となっており，これらの金属に対する処理方法を確立することは焦眉の課題となっている。これらにおいて特に水銀，カドミウム，鉛，亜鉛，銅，クロム等の人体に有害な重金属に対しては厳しい規制が設けられている。このため廃水処理においては金属類を除去するための種々の方法が提案されており，この種の方法として，イオン浮選法，イオン交換法，電解浮上法，電気透析法，逆浸透圧法等の方法や，水酸化カルシウム，水酸化ナトリウム等のアルカリ中和剤を投入して金属類を水酸化物とした後，高分子凝集剤により凝集沈澱させて除去する中和凝集沈澱法等が知られている。しかしながら，イオン浮選法，イオン交換法，電解浮上法，電気透析法，逆浸透圧法は重金属類の除去率，操作性，ランニングコスト等の問題があり，一部の特殊な廃水処理のみにしか利用されていないのが現状である。また中和凝集沈澱法では大量の金属水酸化物のスラッジが生成し，これら水酸化物のスラッジは脱水性が悪く，スラッジ容積も大きいため運搬が困難であるという問題を有するとともに，重金属類を排水基準値以下に除去することも非常に困難である。しかもこれらスラッジは廃棄の仕方によっては再溶解して二次公害を生じるという問題も含んでいる。これに対して金属捕集剤を用いた廃水処理では上記の問題点を解決できるため，近年金属捕集剤が広く利用されている。この種の金属捕集剤としてジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体からなる金属捕集剤が知られており，この金属捕集剤を用いた廃水処理方法も種々提案されている（例えば特公昭５６－３９３５８号，特公昭６０－５７９２０号，特公昭６４－３５４９号，特開昭６２－６５７８８号等）。」，「上記ポリアミン誘導体は金属捕集効率に優れ，しかも金属イオンを捕集して生じたフロックが大きく，沈降速度も大であるため，従来法に比して効率良く廃水中の金属イオンの除去を行うことができるが，それでもクロム（Ⅲ），ニッケル，コバルト，マンガンに対する吸着性は充分とはいえなかった。また金属捕集剤に金属が結合して生成したフロックを分離除去して固めて得たケークは，焼却したりコンクリートで固めて処理したりしているが，従来の金属捕集剤を用いた場合にはケーク中の含水量が比較的多く，このためケーク焼却の際に過大なエネルギーが必要となったり，嵩が大きくなって処理作業に必要以上の手間や経費がかかる等の問題を生じる場合があった。」，「また飛灰，汚泥，鉱滓，土壌中の金属を処理する方法として従来は，これらをそのままセメントで固化した後に埋め立てたり，海洋投棄する等の方法が採用されていたが，セメント壁を通して金属が流出する虞があるため安全な方法とは言いがたく，完全な処理方法が求められていた。」（以上，２欄１０行～５欄１５行）


ｄ「本発明は上記した問題を解決するためになされたもので，更に廃水中の多種の金属イオンを効率良く捕集除去できるとともに，ケーク中の含水量を従来に比して少なくでき，ケーク処理作業の効率をも向上し得る金属捕集剤を提供することを目的とする。また重金属を含む飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等をセメントで固化して海洋投棄や埋め立て等によって処理するに際し，本発明の金属捕集剤を用いて処理することにより，従来に比ベてケークの容量を小さくできるため使用するセメントの量を少なくすることができ，埋め立て等の処理を容易に行うことができるとともに，飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に含まれる重金属を強固に固定化して金属の流出を防止することのできる金属捕集方法を提供することを目的とする。」（５欄１６行～６欄１０行）
ｅ「〔課題を解決するための手段〕即ち本発明は，分子量５００以下のポリアミン１分子当たりに対し，少なくとも１個のジチオカルボキシ基またはその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリアミン誘導体と，平均分子量５０００以上のポリエチレンイミン１分子当たり，少なくとも１個のジチオカルボキシ基又はその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したＮ－置換基として有するポリエチレンイミン誘導体とからなることを特徴とする金属捕集剤を要旨とするものである。」（６欄１１行～７欄１行）
ｆ「本発明の金属捕集剤は飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に添加して混練し，これらの中の重金属を固定化する金属捕集方法に適用することができる。本発明において用いるポリアミン誘導体，ポリエチレンイミン誘導体は，１級及び／又は２級アミノ基を有するポリアミン分子や，１級及び／又は２級アミノ基を有するポリエチレンイミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ又はその塩，例えばナトリウム塩，カリウム塩等のアルカリ金属塩，カルシウム塩等のアルカリ土類金属塩，アンモニウム塩等（以下，ジチオカルボキシ基及びその塩をまとめて単にジチオカルボキシ基と呼ぶ），を有する化合物である。このポリアミン誘導体，ポリエチレンイミン誘導体は，例えばポリアミンやポリエチレンイミンに二硫化炭素を反応せしめることにより得られるが，更に反応終了後，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，水酸化アンモニウム等のアルカリで処理するか，或いは前記反応をアルカリの存在下で行ううことによりジチオカルボキシ基末端の活性水素をアルカリ金属，アルカリ土類金属，アンモニウム等で置換することができる。ポリアミン，ポリエチレンイミン類と二硫化炭素との反応は溶媒，好ましくは水，アルコール中で３０～１００℃で１～１０時間，特に４０～７０℃で２～５時間行うことが好ましい。」（７欄２行～８欄８行）ｇ「本発明金属捕集剤を構成するポリアミン誘導体の骨格をなすポリアミンとしては分子量５００以下，特に好ましくは分子量６０～２５０のポリアミンが用いられる。上記ポリアミンとしては，エチレンジアミン，プロピレンジアミン，ブチレンジアミン，ヘキサメチレンジアミン，ジエチレントリアミン，ジプロピレントリアミン，ジブチレントリアミン，トリエチレンテトラミン，トリプロピレンテトラミン，トリブチレンテトラミン，テトラエチレンペンタミン，テトラプロピレンペンタミン，テトラブチレンペンタミン，ペンタエチレンへキサミン〔一般式，Ｈ－（ＮＨ－ＣＨＣＨＣＨ）２２ｍ－ＮＨ－ＣＨＣＨ－ＮＨ－（ＣＨ   ＣＨＣＨ－ＮＨ）ｎ－Ｈ（２２   ２２２但し，ｍ，ｎは整数で，ｍ＋ｎ＝ｌ～８となる数）で示されるポリアミン〕等のポリアルキレンポリアミン；フェニレンジアミン，ｏ－，ｍ－，ｐ－キシレンジアミン，イミノビスプロピルアミン，モノメチルアミノプロピルアミン，メチルイミノビスプロピルアミン，１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン，１，３－ジアミノプロパン，１，４－ジアミノブタン，３，５－ジアミノクロロベンゼン，メラミン，１－アミノエチルピペラジン，ピペラジン，３，３’－ジクロロベンジジン，ジアミノフェニルエーテル，トリジン，ｍ－トルイレンジアミン等が挙げられる。これらは単独で用いるのみならず，２種以上混合して用いることもできる。」（８欄９行～９欄１４行）
ｈ「本発明金属捕集剤のもう一方の構成成分であるポリエチレンイミン誘導体の骨格をなすポリエチレンイミンとしては平均分子量５０００以上，好ましくは平均分子量１００００～２０００００，特に好ましくは平均分子量２００００～１５００００のものが用いられる。上記ポリアミン，ポリエチレンイミン（以下，ポリアミン，ポリエチレンイミンを総称してポリアミン類と呼ぶ場合がある。）はアルキル基，アシル基或いはβ－ヒドロキシアルキル基をＮ－置換基として有していても良い。」（９欄１５行～１０欄５行），「本発明金属捕集剤は，上記ジチオカルボキシ基を有するポリアミン誘導体とジチオカルボキシ基を有するポリエチレンイミン誘導体との混合物であるが，ポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体との混合比は重量比で，ポリアミン誘導体：ポリエチレンイミン誘導体＝９～７：１～３が好ましい。」（１１欄２行～８行）ｉ「本発明の金属捕集剤は金属を吸着して形成されるフロックが大きく，しかもそのフロックの沈降速度が大きいため，本発明の金属捕集剤をそのまま用いても効率良く廃水中の金属を捕集除去できるが，更に一硫化ナトリウム，ポリ硫化ナトリウム，硫化水素ナトリウム等の硫化ナトリウム類の少なくとも一種と併用すると更に更にフロックの沈降速度を早くでき，より効率の良い処理が行なえる。」（１１欄９行～１７行），「また本発明の金属捕集剤を用いて飛灰，汚泥，鉱滓，土壌中の重金属を固定するには，概ねこれらの中に含まれる金属を捕集するに必要な金属捕集剤の１．２～３．０倍量の金属捕集剤を含む水溶液を，飛灰，汚泥，鉱滓，土壌に添加して混練する方法が採用されるが，混練作業を容易とするために更に水を添加しても良い。」（１３欄４行～１０行），「本発明金属捕集剤は水銀，カドミウム，鉛，亜鉛，銅，クロム（Ⅵ），砒素，金，銀，白金，バナジウム，タリウム等の金属イオンは，従来の金属捕集剤と同等或いはそれ以上に効率良く捕集除去できるとともに，従来の金属捕集剤によって捕集し難かったクロム（Ⅲ），ニッケル，コバルト，マンガン等の金属イオンも効率良く捕集除去できる。」（１３欄１５行～１４欄２行）


ｊ「〔実施例〕・・・実施例１～８，比較例１～４まず，以下に示す方法により，ポリアミン誘導体及びポリエチレンイミン誘導体の合成を行った。」（１４欄３行～８行），「ポリアミン誘導体１の合成四ッ口フラスコ中にエチレンジアミン（分子量６０）４０ｇと，２０％水酸化ナトリウム水溶液５３６ｇとを仕込み，４０℃にて激しく攪拌しながら滴下ロートより二硫化炭素２０３．７ｇを滴下し，滴下終了後，同温度にて４時間熟成を行ってポリアミン誘導体１を得た。」（１５欄１５行～１６欄１行），「ポリアミン誘導体２の合成同様の装置にトリエチレンテトラミン（分子量１４６）１０１ｇと２０％水酸化ナトリウム水溶液４６４ｇを仕込み，上記と同様にして二硫化炭素１７６．３ｇを反応させてポリアミン誘導体２を得た。」（１６欄２行～７行），「ポリアミン誘導体３の合成同様の装置にジエチレントリアミン（分子量１０３）４８．５ｇと水３８４ｇを仕込み，６０℃に加熱して二硫化炭素１４５．９ｇを滴下ロートより滴下し，滴下終了後同温度にて４時間熟成を行った。次いで反応溶液温度を７０～７５℃に昇温し，２０％水酸化ナトリウム水溶液３８４ｇを添加して１．５時間反応を行いポリアミン誘導体３を得た。」（１６欄８行～１５行），「ポリアミン誘導体４の合成Ｎ－プロピルトリエチレンテトラミン（分子量１８８）９０．２ｇと１５％水酸化ナトリウム水溶液６４０ｇとを仕込み，ポリアミン誘導体１の合成法と同様にして二硫化炭素１７２．８ｇを反応せしめポリアミン誘導体４を得た。」（１６欄１６行～１７欄１行），「ポリアミン誘導体５の合成β－ヒドロキシプロピルペンタエチレンへキサミン（分子量２９０）９１．５ｇと２０％水酸化ナトリウム水溶液２９６ｇとを仕込み，ポリアミン誘導体１の合成法と同様にして二硫化炭素１１２．５ｇを反応せしめポリアミン誘導体５を得た。」（１７欄２行～７行）
ｋ「金属捕集剤組成
実施例１ポリエチレンイミン誘導体３１．３重量％
ポリアミン誘導体１８．７重量％
実施例２ポリエチレンイミン誘導体２２．８重量％
ポリアミン誘導体２７．２重量％
実施例３ポリエチレンイミン誘導体１２重量％
ポリアミン誘導体３８重量％
実施例４ポリエチレンイミン誘導体２１．５重量％
ポリアミン誘導体４８．５重量％
実施例５ポリエチレンイミン誘導体３２．５重量％
ポリアミン誘導体５７．５重量％
実施例６実施例１の金属捕集剤８．０重量％
－硫化ナトリウム２．０重量％
実施例７実施例３の金属捕集剤９．０重量％
五硫化ナトリウム１．０重量％
実施例８実施例５の金属捕集剤８．５重量％
硫化水素ナトリウム１．５重量％
比較例１ポリエチレンイミン誘導体２を単独で使用
比較例２ポリアミン誘導体１を単独で使用
比較例３ポリエチレンイミン誘導体４１．３重量％
ポリアミン誘導体１８．７重量％
比較例４比較例３の金属捕集剤８．０重量％
－硫化ナトリウム２．０重量％」（
１７欄１４行～１９欄８行），「処理方法は被処理水溶液１に金ç属捕集剤７０㎎を添加して５分間攪拌した後，静置して生成したフロックが沈澱するまでの時間を測定した。次いで生成したフロックを濾過した後，濾液中の残存金属イオン濃度を原子吸光分析法によって測定した。フロック沈澱時間，生成したフロック量，フロックを濾別して形成したケークの含水率及び濾液中の残存金属イオン濃度の測定結果を第１表に示す。尚，ケークの含水率は赤外線照射法による蒸発水分量を重量％で示した。」（１９欄１６行～２０欄５
行）
ｌ「実施例９鉛９５０ｐｐｍ，カドミウム１２５ｐｐｍ，亜鉛５３００ｐｐｍ，全クロム１３０ｐｐｍ，水銀１３ｐｐｍ，銅１６０ｐｐｍ及びニッケル４ｐｐｍを含有する，ゴミ焼却により生じた飛灰５０ｇに，実施例２で用いたと同じ金属捕集剤１ｇを水１０ｇで希釈した水溶液として加え，温度６５～７０℃で２０分間よく混練した。混練後の処理灰（常温）と未処理灰について溶出試験（環境庁告示１３号）を行い，溶出した金属量と処理前後の飛灰の嵩密度を測定した。結果を第２表に示す。」（２０欄６行～１６行）ｍ「〔発明の効果〕以上説明したように本発明の金属捕集剤は，分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体と，平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体との混合物としたことにより，金属を捕集して形成されたフロックが大きく，フロックの沈澱速度が大きいため廃水中の金属イオンを効率良く捕集除去できる。しかも，本発明の金属捕集剤を用いた場合，フロックへの水のからみが従来の金属捕集剤を用いた場合に比して少ないため，フロックを分離除去して固めて得たケーク中の含水量を少なくすることができ，ケークの処理が容易となる。更に本発明の金属捕集剤は，従来の金属捕集剤による吸着性があまり良くなかったクロム（Ⅲ），ニッケル，コバルト，マンガン等の金属イオンに対する捕集性にも優れ，更に従来よりも多種の金属イオンを効率良く捕集できるため，処理対象廃水の範囲が拡大される等の効果を有する。また本発明の金属捕集方法によれば，飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に含まれる重金属が強固に固定されるため，その後セメントにて固化して海洋投棄や埋め立て等によって処理した場合でも，セメント壁を通して金属が流出する虞がなく，しかも本発明方法で処理すると処理後の被処理物の容量が小さくなり，従って廃棄時の容量を小さくできるため，固化に用いるセメントの量を少なくできるとともに廃棄処理時の取扱も容易となる等の効果を有する。」（２５欄１行～２６欄１２行）


(イ)前記(ア)の記載を総合すれば，乙１２には，①廃水中の多種の金属イオンを効率良く捕集除去できるとともに，ケーク中の含水量を従来に比して少なくでき，ケーク処理作業の効率をも向上し得る金属捕集剤の提供と，このような金属捕集剤を用いることによって，重金属を含む飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等をセメントで固化して海洋投棄や埋め立て等によって処理するに際し，従来に比ベてケークの容量を小さくできるため使用するセメントの量を少なくすることができ，埋め立て等の処理を容易に行うことができるとともに，飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に含まれる重金属を強固に固定化して金属の流出を防止することのできる金属捕集方法の提供を目的とし，これらの目的を達成するための金属捕集剤の構成として，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」と，「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」との「混合物」とする構成を採用したこと，②ポリアミンに属する「エチレンジアミン」，「トリエチレンテトラミン」，「ジエチレントリアミン」，「Ｎ－プロピルトリエチレンテトラミン」又は「β－ヒドロキシプロピルペンタエチレンへキサミン」と水酸化ナトリウム水溶液及び二硫化炭素を反応させて得た「ポリアミン誘導体１ないし５」（ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体）と，「ポリエチレンイミン誘導体１ないし４」（ジチオカルボキシ基を官能基として有する平均分子量５０００以上の高分子のポリエチレンイミン誘導体）を混合して得た金属捕集剤（実施例１ないし８）と，ポリアミン誘導体１又はポリエチレンイミン誘導体２を単独で使用して得た比較例等について，フロック沈澱時間，生成したフロック量，フロックを濾別して形成したケークの含水率及び濾液中の残存金属イオン濃度の測定結果が示されていること（第１表），③実施例２の金属捕集剤を添加して混練した処理灰（常温）と未処理灰について，溶出した金属量と処理前後の飛灰の嵩密度の測定結果が示されていること（第２表），④「発明の効果」として，「本発明の金属捕集剤」は，「ポリアミン誘導体」と高分子の「ポリエチレンイミン誘導体」との「混合物」とする上記①の構成を採用したことにより，金属を捕集して形成されたフロックが大きく，フロックの沈澱速度が大きいため廃水中の金属イオンを効率良く捕集除去できる，フロックを分離除去して固めて得たケーク中の含水量を少なくすることができ，ケークの処理が容易となる，従来の金属捕集剤による吸着性があまり良くなかったクロム（Ⅲ），ニッケル，コバルト，マンガン等の金属イオンに対する捕集性にも優れ，更に従来よりも多種の金属イオンを効率良く捕集できるため，処理対象廃水の範囲が拡大されること等の効果を奏し，また，「本発明の金属捕集方法」によれば，飛灰，汚泥，鉱滓，土壌等に含まれる重金属が強固に固定されるため，その後セメントにて固化して海洋投棄や埋め立て等によって処理した場合でも，セメント壁を通して金属が流出する虞がなく，しかも処理後の被処理物の容量が小さくなり，固化に用いるセメントの量を少なくできるとともに廃棄処理時の取扱も容易となる等の効果を有することが記載されていることが認められる。
そして，上記認定事実によれば，乙１２には，乙１２記載の金属捕集剤の発明は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」と，「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」との「混合物」であること，すなわち，上記「ポリアミン誘導体」と上記の高分子の「ポリエチレンイミン誘導体」の両成分を有することを必須の構成とし，このような構成を採用したことにより，金属を捕集して形成されたフロックが大きく，フロックの沈澱速度が大きいため廃水中の金属イオンを効率良く捕集除去できる，フロックを分離除去して固めて得たケーク中の含水量を少なくすることができ，ケークの処理が容易となる，クロム（Ⅲ），ニッケル，コバルト，マンガン等の金属イオンに対する捕集性にも優れ，更に従来よりも多種の金属イオンを効率良く捕集できるため，処理対象廃水の範囲が拡大される等の作用効果を奏するとともに，飛灰等に含まれる重金属を強固に固定する作用効果をも奏することが開示されていることが認められる。なお，乙１２記載の金属捕集剤の発明に含まれる，被告特許発明は，前述のとおり，上記「ポリアミン誘導体」と上記の高分子の「ポリエチレンイミン誘導体」とを重量比で，「ポリアミン誘導体：ポリエチレンイミン誘導体＝９～７：１～３の割合で含有する」構成を有するものである。
(ウ)他方で，乙１２には，ポリアミンに属する「エチレンジアミン」，「トリエチレンテトラミン」，「ジエチレントリアミン」，「Ｎ－プロピルトリエチレンテトラミン」又は「β－ヒドロキシプロピルペンタエチレンへキサミン」を原料とし，水酸化ナトリウム水溶液及び二硫化炭素と反応させて合成した「ポリアミン誘導体１ないし５」（前記(ア)ｊ）が開示されているが，この「ポリアミン誘導体１ないし５」を始めとする，「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」のいずれかを単独で用いた「金属捕集剤」が，飛灰等に含まれる重金属を強固に固定し又は熱的に安定であるなどの作用効果を奏し，「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについては記載も示唆もない。もっとも，乙１２には，従来技術として，「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体からなる金属捕集剤が知られており，この金属捕集剤を用いた廃水処理方法も種々提案されている」（前記(ア)ｃ）との記載があるものの，上記記載部分は，その記載内容に照らし，「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」を単独で用いた「金属捕集剤」が「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることを開示したものとはいえない。
また，乙１２には，乙１２記載の金属捕集剤の発明を構成する「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンとして，前記(ア)のとおり，３０種に及ぶ化合物が例示され，その中には「ピペラジン」も挙げられているが，「ピペラジン」に特に着目して説明をした記載箇所はなく，ましてや，「ピペラジン」を使用した「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」が「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについての記載も示唆もない。
イ本件各発明との対比


(ア)前記ア(イ)及び(ウ)の認定事実に照らすならば，乙１２記載の金属捕集剤の発明（乙１２記載発明）は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」と，「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分（混合物）を必須の有効成分とする発明であって，有効成分として「ポリアミン誘導体」を単独で用いることを想定した発明であるものと認めることはできない。しかるに，本件各発明は，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤の発明（前記１(2)イ(イ)）であって，この「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」に該当するものであるが，他方で，本件各発明は，乙１２記載の金属捕集剤の発明を構成する「ポリエチレンイミン誘導体」については必須の有効成分とするものではない。
したがって，本件各発明と乙１２記載発明とは，本件各発明は，「ポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」である「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とするのに対し，乙１２記載発明は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」及び「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分を必須の有効成分とする点において相違するというべきであるから，本件各発明は，乙１２記載発明と同一であるということはできない。(イ)これに対し被告は，乙１２には，アルカリ存在下で，「ピペラジン」と二硫化炭素を反応させた飛灰中の重金属固定化処理剤が記載されており，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」の開示がある旨主張する。
しかし，前記ア(ウ)の認定事実に照らすならば，乙１２には，被告が主張するようなアルカリ存在下で，「ピペラジン」と二硫化炭素を反応させた飛灰中の重金属固定化処理剤の発明が記載されているものと認めることはできないから，被告の上記主張は，理由がない。
ウ小括
以上のとおり，被告主張の無効理由１は理由がない。
(2)無効理由２（乙１２に基づく進歩性の欠如）
被告は，本件各発明は，当業者が乙１２に基づいて容易に想到することができたものであるから，本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある旨主張する。
すなわち，被告は，本件各発明と乙１２記載発明との相違点は，本件各発明では，ポリアミンが「ピペラジン」に限定されているのに対し，乙１２には，ポリアミンとして，「ピペラジン」のほかに，数種の化合物が列挙されている点のみにあるところ，①乙１２記載発明と本件各発明とは，いずれも飛灰等に含まれる重金属の捕集剤及び捕集方法に関する発明であるから，両発明はその技術分野を同一にするところ，当該技術分野において，硫化水素などの有害ガスを発生させないようにするという技術的課題は，本件出願の優先権主張日当時既に公知であったこと，②安定性試験において，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生させるのに対し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させないことは，化合物の構造特性からくる性質の差異であって，本件出願の優先権主張日当時，当業者であれば容易に知り得たこと，③乙１２にポリアミンとして記載されている二級アミンはピペラジンだけであることからすれば，乙１２に接した当業者であれば，乙１２においてポリアミンとして記載されている数種の化合物のうちで唯一の二級アミンであるピペラジンを選択し，ピペラジンジチオカルバミン酸塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤に想到することは容易であったものであり，しかも，ポリアミンとしてピペラジンを選択し，ピペラジンジチオカルバミン酸塩系化合物の構成とすることによって当業者が通常予測し得る範囲を超えた顕著な作用効果を奏するものではない，したがって，当業者であれば，乙１２に基づいて本件各発明を容易に想到することができた旨主張する。
ア相違点
被告は，本件各発明と乙１２記載発明との相違点は，本件各発明は，ポリアミンが「ピペラジン」に限定されているのに対し，乙１２には，ポリアミンとして，「ピペラジン」のほかに，数種の化合物が列挙されている点のみにある旨主張する。
被告の上記主張の趣旨は，乙１２には，「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」を有効成分とする「飛灰中の重金属固定化処理剤」の発明が記載されていることを前提に，乙１２では，この「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンとして，「ピペラジン」のほかに，数種の化合物が列挙されているのに対し，本件各発明では，上記「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンが「ピペラジン」に限定さている点において，本件各発明と乙１２記載発明とは相違し，他に相違点はないというにあるものと解される。
しかしながら，前記(1)イ(ア)認定のとおり，乙１２記載の金属捕集剤の発明は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」と，「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分（混合物）を必須の有効成分する発明であって，有効成分として「ポリアミン誘導体」を単独で用いることを想定した発明ではない。したがって，乙１２に「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」を有効成分とする「飛灰中の重金属固定化処理剤」の発明が記載されていることを前提とする被告の上記主張は，その前提において失当であり，採用することはできない。
そして，前記(1)イ(ア)認定のとおり，本件各発明と乙１２記載発明とは，本件各発明は，「ポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」である「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とするのに対し，乙１２記載発明は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」及び「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分(混合物）を必須の有効成分とする点において相違する。


そこで，以下においては，本件各発明と乙１２記載発明との間に上記相違点があることを前提に，本件出願の優先権主張日当時，当業者が乙１２に基づいて本件各発明を容易に想到することができたかどうかについて検討することとする。
イ容易想到性の有無
(ア)本件明細書には，本件各発明は，飛灰中に含有される重金属固定化，特に重金属溶出量が多くなる高アルカリ性飛灰中に含有される重金属固定化のための重金属固定化処理剤を「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする構成とすることによって，従来の重金属固定化処理剤に比べて，「重金属固定化能が高く，かつ熱的にも安定」な作用効果を奏するものとしたことに技術的意義を有することが開示されている（前記１(2)イ(イ)）。
他方で，乙１２には，ポリアミンに属する「エチレンジアミン」，「トリエチレンテトラミン」，「ジエチレントリアミン」，「Ｎ－プロピルトリエチレンテトラミン」又は「β－ヒドロキシプロピルペンタエチレンへキサミン」を原料とし，水酸化ナトリウム水溶液及び二硫化炭素と反応させて合成した「ポリアミン誘導体１ないし５」（前記(1)ア(ア)ｊ）が開示されているが，この「ポリアミン誘導体１ないし５」を始めとする，「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」のいずれかを単独で用いた「金属捕集剤」が，飛灰等に含まれる重金属を強固に固定するなどの作用効果を奏し，「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについては記載も示唆もない。
また，乙１２には，乙１２記載の金属捕集剤の発明を構成する「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンとして，「エチレンジアミン，プロピレンジアミン，ブチレンジアミン，ヘキサメチレンジアミン，ジエチレントリアミン，ジプロピレントリアミン，ジブチレントリアミン，トリエチレンテトラミン，トリプロピレンテトラミン，トリブチレンテトラミン，テトラエチレンペンタミン，テトラプロピレンペンタミン，テトラブチレンペンタミン，ペンタエチレンへキサミン〔一般式，Ｈ－（ＮＨ－ＣＨＣＨＣＨ）ｍ－ＮＨ－ＣＨ   ＣＨ－２２２２ＮＨ－（ＣＨＣＨＣＨ   －ＮＨ）ｎ－Ｈ（但し，ｍ，ｎは整数で，ｍ２２２＋ｎ＝ｌ～８となる数）で示されるポリアミン〕等のポリアルキレンポリアミン；フェニレンジアミン，ｏ－，ｍ－，ｐ－キシレンジアミン，イミノビスプロピルアミン，モノメチルアミノプロピルアミン，メチルイミノビスプロピルアミン，１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン，１，３－ジアミノプロパン，１，４－ジアミノブタン，３，５－ジアミノクロロベンゼン，メラミン，１－アミノエチルピペラジン，ピペラジン，３，３’－ジクロロベンジジン，ジアミノフェニルエーテル，トリジン，ｍ－トルイレンジアミン等」の３０種に及ぶ化合物が例示され，その中には「ピペラジン」も挙げられているが，「ピペラジン」に特に着目して説明をした記載箇所はなく，ましてや，「ピペラジン」を使用した「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」が「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについての記載も示唆もない。
さらに，乙１２には，本件明細書に上記のように開示されている，「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤が，従来の重金属固定化処理剤に比べて，「重金属固定化能が高く，かつ熱的にも安定」な作用効果を奏することについての記載も示唆もない。
以上の認定事実及び前記アの認定事実に照らすならば，本件出願の優先権主張日当時，乙１２に接した当業者は，乙１２記載の金属捕集剤の発明は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」及び「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分（混合物）を必須の有効成分とする構成の発明であると認識するというべきところ，このような当業者において，上記両成分の一方の成分である「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンとして，乙１２に上記のとおり例示された３０種に及ぶ化合物の中から特に「ピペラジン」を選択し，ピペラジンジチオカルバミン酸塩を有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤の構成（相違点に係る本件各発明の構成）とすることについての動機付けや契機となるべきものはない。
したがって，当業者が乙１２に基づいて本件各発明を容易に想到することができたものとは認められない。
(イ)これに対し被告は，①乙１２記載発明と本件各発明とは，いずれも飛灰等に含まれる重金属の捕集剤及び捕集方法に関する発明である点で技術分野を同一とし，当該技術分野において，硫化水素などの有害ガスを発生させないようにするという技術的課題は，本件出願の優先権主張日当時既に公知であったこと，②安定性試験において，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生させるのに対し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させないことは，化合物の構造特性からくる性質の差異であって，本件出願の優先権主張日当時，当業者であれば容易に知り得たこと，③乙１２にポリアミンとして記載されている二級アミンはピペラジンだけであることからすれば，乙１２に接した当業者であれば，乙１２においてポリアミンとして記載されている数種の化合物のうちで唯一の二級アミンであるピペラジンを選択し，ピペラジンジチオカルバミン酸塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤に想到することは容易であった旨主張する。
しかしながら，被告の主張は，以下のとおり理由がない。ａ被告が主張（上記①）するように飛灰等に含まれる重金属の捕集剤及び捕集方法に関する技術分野において，硫化水素などの有害ガスを発生させないようにするという技術的課題そのものが，本件出願の優先権主張日当時公知であったとしても，このことから，相違点に係る本件各発明の構成であるピペラジンジチオカルバミン酸塩を有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤が，従来の重金属固定化処理剤に比べて，「重金属固定化能が高く，かつ熱的にも安定」な作用効果を奏することが既に知られていたということはできない。


ｂまた，仮に被告が主張（上記②，③）するように「安定性試験」において，一級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は容易に硫化水素を発生させるのに対し，二級アミン由来のジチオカルバミン酸塩は硫化水素を発生させないことは，化合物の構造特性からくる性質の差異であり，乙１２にポリアミンとして記載されている二級アミンはピペラジンだけであるとしても，前述のとおり，乙１２記載の金属捕集剤の発明は，「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」と，「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分（混合物）を必須の有効成分とする発明であって，有効成分として上記「ポリアミン誘導体」を単独で用いることを想定した発明ではないこと，乙１２には，上記「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンとして３０種に及ぶ化合物が例示され，その中に「ピペラジン」が含まれているが，「ピペラジン」に特に着目して説明をした記載箇所はなく，「ピペラジン」を使用した「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」を有効成分とするものが「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについての記載も示唆もないことに照らすならば，乙１２に接した当業者といえども，ポリアミンとして例示された３０種に及ぶ化合物の中から二級アミンである「ピペラジン」に着目し，この「ピペラジン」を使用した「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」（ピペラジンジチオカルバミン酸又はその塩）を有効成分とする「飛灰中の重金属固定化処理剤」の構成（相違点に係る本件各発明の構成）とすることについての動機付けや契機となるべきものはなく，上記構成に想到することが容易であったものということはできない。
ウ小括
以上のとおり，当業者が乙１２に基づいて本件各発明を容易に想到することができたものと認めることはできないから，被告主張の無効理由２は理由がない。
(3)無効理由３（乙３４の２に基づく新規性の欠如）被告は，本件発明１及び２は，乙３４の２（「POLYMERICCHELATESOF   COPPERPIPERAZINE-BIS-DITHIOCARBAMATE（COPPERPIPERAZINE-BIS-N,N'-CARBODITHIOATE）」（CHEMIAANALITYCZNA，１９６５年））に記載された発明（乙３４の２記載発明)と同一であるから，本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある旨主張する。
すなわち，被告は，乙３４の２に，①ピペラジンジチオカルバミン酸ナトリウムの水溶液中では，ピペラジンジチオカルバミン酸イオンが重金属とキレートを作って重金属を固定化すること，②そのキレートは水混和性溶媒を用いて抽出が可能であり，水混和性のない溶媒には溶解しないこと，③その安定性はピペラジンの構造によるものであること，④重金属の固定化は，任意のｐＨ値において起こることが記載されていることからすると，乙３４の２には，本件発明１の構成要件Ａ及びＢ並びに本件発明２の構成要件Ｃ及びＤがすべて開示されているから，本件発明１及び２は，乙３４の２記載発明と同一のものである旨主張する。
ア乙３４の２の記載事項
(ア)乙３４の２には，次のような記載がある。
ａ表題として，「ピペラジン－ビス－ジチオカルバマート銅（ピペラジン－ビス－カルボジチオアート銅）の高分子キレート」（原文８３７頁・訳文１頁）
ｂ「アミノカルボジチオアートの誘導体（置換されたジチオカルバマート）についての研究中に，我々はピペラジンの誘導体に注目した。この化合物は，Gleu及びSchwabによって，分析に有用であると言及され，Dunderdale及びWatkinsによって合成もされたが，性質についての詳細は報告されていなかった。我々の研究では，昀初，分析的性質に関心を持ったが，他のアミノカルボジチオアートとは異なる挙動が一般的に興味深かった。・・・（判決注・「化学構造式」省略）分子の両端にある二つのキレートするカルボジチオアート基は，ピペラジンリングの硬さにより，同じ金属イオンに結合することができない。したがって，おそらく二価イオンとの反応では，ポリマーのキレートが形成され，それはビス（－β－ジケトン），キニザリン，ビス－（８－ヒドロキシキノリル）メタン，８，８’－ジハイドロキン－５，５’－ビキノリル，１，６－ジハイドロキシフェナジン等の場合に見られる反応と同様であるのだろう。」（原文８３７頁本文１行～１３行・訳文１頁）
ｃ「実験
試薬
ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ－カルボジチオアート）ナトリウム―ＣＨＮ   ＳＮａ・６Ｈ   Ｏは，ピペラジンと二硫化炭素から合成６８２４２   ２された。生成物は，メタノール－水混合物から結晶化された。この合成において，少なくとも２倍過剰の二硫化炭素が使用された。・・・この試薬溶液は，分解を防ぐためアルカリ（０．１ＮＫＯＨ）とされた。濃度は電位差測定で決定された。」（原文８３７頁１４行～２１行・訳文１頁）
ｄ「金属イオンとの定性的な反応
いくつかの一般的な重金属陽イオンについて検証を行い，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）とのポジティヴな反応を得た。それらを表１にまとめる。水溶液中では，結果は，一般にジエチルアミノ誘導体の反応とよく似ている。しかし，任意のｐＨ値において，クロロホルム又は四塩化炭素を用いた抽出がまさに起こった。銅の誘導体に対して，異なるタイプのいくつかの溶媒，水と混和できるものと混和できないものと両方の溶媒について，すなわち，エタノール，ｎ－ブタノール，ｎ－ペンタノール，酢酸エチル，ジエチルエーテル，ピリジン，ジオキサン，ジメチルホルムアミド，クロロホルム，四塩化炭素，二硫化炭素，ヘキサン，シクロヘキサン，シクロヘプタン，ベンゼン，トルエン及びキシレンについて，試験された。銅キレートの溶解は観察されなかった。水と混和しない溶媒の場合，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）銅を抽出しようとすると，溶媒の分散が銅キレートからなる茶色いフィルムで覆われた小さな液滴となり，フィルムは液滴が融合するのを防いでいた。」（原文・８３８頁１行～１５行・訳文２頁～３頁）
ｅ「ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）銅を分析
する上での特性


ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）を銅の測定に用いることを考えて，キレート溶液の安定性及びBeerの法則への適合性について検討し，ジエチルアミノ－Ｎ－カルボジチオアートと比較した。銅キレートのコロイド溶液の安定性を評価するために，銅濃度を３×１０Ｍ一定とし，他の変動因子としてｐＨ，過
―５
剰の配位子，保護コロイドの種類を変化させた。ポリビニルアルコール（＝保護コロイド）（０．０２％－０．０５％），ｐＨ７においては暗室中７日間，実験室拡散光中で２４時間，目立った変化は起こらなかった。」（原文８４２頁２１行～３１行，訳文・原告第１０準備書面の別紙）
ｆ「これらの結果を考慮して強調すべきことは，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）は銅の測定用の分析試薬として有用であるということである。」（原文８４３頁４行～６行，訳文・原告第１０準備書面の別紙）
ｇ「その（ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート））の明らかな欠点は金属キレートが抽出用の有機溶媒に溶解しないことであるが，擬似水溶液中における測定には有利である。」（原文８４４頁１６行～１８行，訳文・原告第１０準備書面の別紙）ｈ「表１．ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）といくつかの陽イオンとの反応」には，「金属イオン」欄に「Ａｇ＋２＋２＋２＋２＋２」，「Ｃｕ   」，「Ｎｉ」，「Ｃｏ」，「Ｐｂ   」，「Ｃｄ」，「Ｚｎ」等の記載があり，それぞれについて「沈殿の
＋２＋
色」，「沈殿のｐＨ」及び「マスキング剤」の各項目欄に検証結果が示されている（原文・８３８頁・訳文２頁）。
(イ)前記(ア)の記載を総合すれば，乙３４の２には，①アミノカルボジチオアートの誘導体（置換されたジチオカルバマート）のうち，ピペラジンの誘導体は，他の研究者によって，「分析に有用」であると言及され，合成もされていたが，性質についての詳細は報告されていなかったところ，他のアミノカルボジチオアートとは異なる挙動が一般的に興味深かったこと，②ピペラジンと二硫化炭素から合成したピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）ナトリウムの試薬を使用して，「Ａｇ」，「Ｃｕ」，「Ｎｉ   」等のいくつかの重
＋２＋２＋
金属陽イオンについて検証を行った結果，沈殿が起こり，表１に示すような定性的な反応（「沈殿の色」及び「沈殿のｐＨ」）が得られたこと，③銅の誘導体に対して，水と混和できるものと混和できないものと両方の溶媒について試験をしたところ，銅キレートの溶解は観察されず，また，水と混和しない溶媒の場合，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）銅を抽出しようとすると，溶媒の分散が銅キレートからなる茶色いフィルムで覆われた小さな液滴となり，フィルムは液滴が融合するのを防いでいたこと，④ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）を銅の測定に用いることを考え，銅キレートのコロイド溶液の安定性を評価するために，銅濃度を一定とし，他の変動因子としてｐＨ，過剰の配位子，保護コロイドの種類を変化させる実験を行った結果，ポリビニルアルコール（＝保護コロイド）（０．０２％－０．０５％），ｐＨ７においては暗室中７日間，実験室拡散光中で２４時間，目立った変化は起こらなかったこと，⑤「これらの結果を考慮して強調すべきこと」は，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）は銅の測定用の分析試薬として有用であること，⑥ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）の明らかな欠点は金属キレートが抽出用の有機溶媒に溶解しないことであるが，擬似水溶液中における測定には有利であることが記載されていることが認められる。
そして，上記認定事実によれば，乙３４の２には，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）ナトリウムからなり，Ａｇ，＋Ｃｕ，Ｎｉ等の金属陽イオンとの反応により，沈殿を生じさせる
２＋２＋
試薬が，銅の測定用の分析試薬として有用であること，上記試薬を使用して形成された銅キレートのコロイド溶液を用いて銅の分析を行うに際し，その安定性を評価するために，銅濃度を一定とし，他の変動因子としてｐＨ，過剰の配位子，保護コロイドの種類を変化させる実験を行った結果，ポリビニルアルコール（＝保護コロイド）（０．０２％－０．０５％），ｐＨ７においては暗室中７日間，実験室拡散光中で２４時間，目立った変化は起こらず，安定していることが開示されていることが認められる。
(ウ)他方で，乙３４の２には，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）ナトリウムからなり，Ａｇ，Ｃｕ，Ｎｉ   等の金
＋２＋２＋
属陽イオンとの反応により，沈殿を生じさせる試薬あるいはアミノカルボジチオアートの誘導体のうち，ピペラジン誘導体が，飛灰等に含まれる重金属を強固に固定し又は熱的に安定であるなどの作用効果を奏することや，「飛灰中の重金属固定化処理剤」としても利用できることについての記載も示唆もない。
イ検討
(ア)前記ア(イ)の認定事実によれば，乙３４の２には，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）ナトリウムからなり，Ａｇ，Ｃｕ，Ｎｉ等の金属陽イオンとの反応により，沈殿を生じさせ
＋２＋２＋
る分析試薬が記載され，また，その分析試薬が特に銅の測定に有用であることが記載されていることが認められる。
そして，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）ナトリウムは，「ピペラジンカルボジチオ酸ナトリウム」であるから，乙３４の２には，「ピペラジンカルボジチオ酸塩」である「ピペラジンカルボジチオ酸ナトリウム」を必須の有効成分とする分析試薬が開示されているということができる。
しかしながら，他方で，前記ア(ウ)認定のとおり，乙３４の２には，上記分析試薬あるいはアミノカルボジチオアートの誘導体のうち，ピペラジン誘導体が，飛灰等に含まれる重金属を強固に固定し又は熱的に安定であるなどの作用効果を奏することや，「飛灰中の重金属固定化処理剤」としても利用できることについての記載も示唆もない。


したがって，乙３４の２に記載された上記分析試薬は，「飛灰中の重金属固定化処理剤」ではない点において，本件発明１及び２と相違するというべきであるから，本件発明１及び２は，乙３４の２に記載された発明と同一であるということはできない。
(イ)これに対し被告は，乙３４の２に，①ピペラジンジチオカルバミン酸ナトリウムの水溶液中では，ピペラジンジチオカルバミン酸イオンが重金属とキレートを作って重金属を固定化すること，②そのキレートは水混和性溶媒を用いて抽出が可能であり，水混和性のない溶媒には溶解しないこと，③その安定性はピペラジンの構造によるものであること，④重金属の固定化は，任意のｐＨ値において起こることが記載されていることからすると，乙３４の２には，本件発明１の構成要件Ａ及びＢ並びに本件発明２の構成要件Ｃ及びＤがすべて開示されている旨主張する。
しかし，前記(ア)認定のとおり，乙３４の２には，ピペラジン－ビス－（Ｎ，Ｎ’－カルボジチオアート）ナトリウムからなる分析試薬が「飛灰中の重金属固定化処理剤」としても利用できることについての記載も示唆もない。のみならず，乙３４の２において，上記分析試薬に関する安定性として記載されている内容は，上記分析試薬を使用して形成された銅キレートのコロイド溶液が銅の分析を行うのに適した安定性を有することであって，銅キレート形成後の安定性を意味するのに対し，本件明細書に記載されている本件各発明の「熱的な安定」あるいは「安定性試験」においてピペラジン以外のアミンを原料として合成されたジチオカルバミン酸化合物よりも硫化水素の発生が抑制されるという点は，重金属とのキレート形成前の化合物そのものの安定性を意味するものであって，安定性の意味が異なるものである。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ小括
以上のとおり，被告の無効理由３は理由がない。
(4)無効理由４（乙３４の２に基づく進歩性の欠如）ア被告は，本件発明３は，当業者が乙３４の２に基づいて容易に想到することができたものであるから，本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある旨主張する。すなわち，被告は，本件発明３と乙３４の２記載発明との相違点は，本件発明３が「ピペラジンカルボジチオ酸カリウム」であるのに対し，乙３４の２記載発明は「ピペラジンカルボジチオ酸ナトリウム」である点にのみあるところ，乙３４の２の記載事項をも考慮すれば，当業者であれば，乙３４の２に基づいて本件発明３を容易に想到することができた旨主張する。
しかしながら，前記(3)イ(ア)の認定事実に照らすならば，乙３４の２記載発明は，「ピペラジンカルボジチオ酸ナトリウム」を必須の有効成分とする分析試薬であって，「飛灰中の重金属固定化処理剤」ではない点において本件発明３と相違するというべきであること，乙３４の２には，上記分析試薬あるいはアミノカルボジチオアートの誘導体のうち，ピペラジン誘導体が，飛灰等に含まれる重金属を強固に固定し又は熱的に安定であるなどの作用効果を奏することや，「飛灰中の重金属固定化処理剤」としても利用できることについての記載も示唆もないことからすると，乙３４の２に接した当業者において，上記分析試薬を飛灰中の重金属固定化処理剤の構成（相違点に係る本件発明３の構成）とすることについての動機付けや契機となるべきものはないというべきである。したがって，当業者が乙３４の２に基づいて本件発明３を容易に想到することができたものとは認められない。
イ以上のとおり，被告の無効理由４は理由がない。
(5)無効理由５（実施可能要件違反）
ア被告は，本件各発明は，副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」化合物を用いた重金属固定化処理剤の発明である以上，本件明細書の発明の詳細な説明には，上記化合物の製造方法が開示されている必要があるが，本件明細書の発明の詳細な説明には，上記製造方法の開示はないので，当業者において本件各発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえないから，本件特許には，特許法旧３６条４項に違反する無効理由（同法１２３条１項４号）がある旨主張する。しかしながら，被告の主張は，以下のとおり理由がない。(ア)本件各発明は，「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」を必須の有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤の発明であって，これを，被告が主張するような「副生成物であるチオ炭酸塩等を含まない，純然たる「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」化合物を用いた重金属固定化処理剤」に限定して解釈すべき理由がないことは，前記１(2)で認定したとおりである。
また，本件各発明の「飛灰中の重金属固定化処理剤」の有効成分であるピペラジンカルボジチオ酸又はその塩自体は，化学構造が特定された化合物であること，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各発明の合成例が記載されていること（前記１(2)イ(ア)ｇ，ｈ）からすると，本件明細書に接した当業者であれば，本件各発明を実施することに困難はないというべきである。
したがって，本件各発明の上記のような限定解釈を前提に，本件特許の実施可能要件違反をいう被告の主張は，失当である。(イ)また，被告は，被告が，本件明細書の実施例記載のとおりに作成した化合物No.１及び化合物No.２の「未精製品」に関して，実施例記載の「安定性試験」の追試（乙１７，２４）をした結果，６５℃に加温した場合（加温試験）及び塩化第二鉄を添加した場合（塩化第二鉄の添加試験）のいずれにおいても，硫化水素が発生し，また，二硫化炭素が大量に発生していることが確認されている以上，「安定」（加熱又は酸の添加による逆反応が起こりにくい）とはいえず，本件各発明を実施できない旨主張する。


しかし，他方で，①原告において，本件明細書の実施例に記載された合成例１及び合成例２の記載どおりに従って目的化合物（本件明細書の化合物№１及び化合物№２）を合成し，得られた「黄色透明の液体」について安定性試験の追試を行ったところ，被告による追試結果(乙１７，２４)とは異なり，硫化水素ガスの発生が検出されなかったこと（甲２０，３１），②被告の追試結果（乙１７）において，本件明細書記載の実施例の化合物№１及び化合物No.２の「精製品」の化合物に関しては，６５℃加温試験及び塩化第二鉄の添加試験において，硫化水素が発生しなかったことが確認されていること，③本件明細書記載の本件各発明の実施例である合成例には，「反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去した」（段落【００１６】，【００１７】）ことが明記されているが，乙１７，２４には，窒素の吹き込み量，吹き込み時間の記載がないことなどに照らすならば，被告主張の化合物No.１及び化合物No.２の「未精製品」に関する「安定性試験」の追試結果（乙１７，２４）を根拠として，本件各発明を実施できないということはできない。
(ウ)さらに，被告は，本件各発明は，あらゆる製造方法により製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」を包含するものであるところ，本件明細書の記載から当業者がどのような製造方法を用いれば副生成物を含まない化合物を得られるかを理解することができないから，本件明細書の実施例の記載をもって実施可能要件を充足することにはならない旨主張する。
しかしながら，本件明細書の段落【００１５】に「【実施例】次に，実施例によりさらに詳細に本発明を説明する。但し，本発明は下記実施例によってなんら制限を受けるものではない。」（前記１(2)イ(ア)ｆ）と記載があるように，本件各発明の飛灰中の重金属固定化処理剤の製造方法は実施例記載のものに限定されるものではないし，また，本件出願の優先権主張日当時，アミンを原料とするジチオカルバミン酸化合物の合成技術は既に確立されていたこと（弁論の全趣旨）に照らすならば，当業者において適宜の方法，条件を選択し，本件各発明の飛灰中の重金属固定化処理剤を製造することができるものと認められる。
イしたがって，被告の無効理由５は理由がない。
(6)無効理由６（サポート要件違反）
被告は，本件各発明の特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含んでいるから，本件特許には，特許法旧３６条６項１号に違反する無効理由（特許法１２３条１項４号）がある旨主張する。
すなわち，被告は，①本件各発明は，いずれも，「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウムからなる飛灰中の重金属固定化処理剤」をその技術的範囲に含むところ，その製造方法や硫化水素発生の有無については，本件各発明の特許請求の範囲に何ら記載されていないから，乙１４（原告が本件出願後に行った特許出願に係る特開２００５－３３６１２８号公報）の合成例３に従って製造された「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」からなる飛灰中の重金属固定化処理剤も，本件各発明の技術的範囲に含まれる，②乙１４によれば，当該物質は，チオ炭酸塩を０．８重量％含むものとされているから，これを６５℃に加温すれば硫化水素が発生するものと考えられる，③そうすると，原告が本件各発明の固有の効果であると主張する，安定性試験において硫化水素ガスが発生しないという効果を奏さない上記物質が本件各発明の特許請求の範囲に含まれる以上，本件各発明は発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含むものといえるから，本件特許は，サポート要件に適合しない旨主張する。
ア乙１４の記載事項
(ア)乙１４には，次のような記載がある。
ａ「特許請求の範囲」として，「【請求項１】チオ炭酸塩を０．０３重量％未満含有し，かつアミノ基をジチオカルバミン酸基に対して２．０モル%以下含有することを特徴とするジチオカルバミン酸塩水溶液。」
ｂ「【発明が解決しようとする課題】飛灰処理に関しては，ＥＰ又はＢＦ捕集等によるばいじん対策以外に，排ガス及びダイオキシン対策が必要であり，これらの対策によっては得られる飛灰の性状が大きく異なり，特に高アルカリ性飛灰においては重金属溶出量が多くなることが知られている。このような飛灰の重金属固定化のためには，従来の薬剤ではその使用量を大幅に増加するか，又は塩化第二鉄等のｐＨ調整剤，又はセメント等の他の薬剤との併用法を取らざるを得ず，処理薬剤費が増大し，又は処理方法が複雑化する等の問題があった。さらに，前記ジチオカルバミン酸塩は，その製造方法によっては，また原料とするアミンによっては，ｐＨ調整剤との混練又は熱により分解し，ＨＳ，ＣＳ等のガスを発生させる場合が２２ある。」（段落【０００５】），「本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり，その目的は，固体廃棄物，特に飛灰中に含まれる重金属を，ＨＳ，ＣＳ等の有害ガスの発生を抑えつつ，安定性２２の高いキレート剤を用いることにより簡便に処理できる方法を提供することである。」（段落【０００６】）
ｃ「本発明者等は上記の課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果，チオ炭酸塩を０．０３重量％未満含有し，かつアミノ基をジチオカルバミン酸基に対して２．０モル％以下含有することを特徴とするジチオカルバミン酸塩水溶液を重金属固定化処理剤として用いると，ＨＳ，ＣＳ等のガス発生を極微量に抑制でき，かつ，重金属に対２２するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても，少量の添加量で重金属を固定化できることを見出した。また，このジチオカルバミン酸水溶液は，アミン化合物と二硫化炭素とアルカリ金属化合物を反応させるジチオカルバミン酸塩水溶液の製造方法において，アミン化合物中のアミノ基に対する二硫化炭素のモル比を０．９８～１．０とすることにより得られる。また，好ましくは，二硫化炭素に対するアルカリ金属化合物の反応モル比を１．０～１．３とし，更に好ましくは，アミン化合物と二硫化炭素とアルカリ金属化合物を反応させる際に，アミン化合物の水溶液に，反応させる二硫化炭素の一部を添加し反応・熟成させた後，反応させるアルカリ金属化合物の一部を添加し反応・熟成させる操作を３回以上繰り返すことにより製造することができることを見出し，本発明を完成するに至った。」（段落【０００７】）


ｄ「ジチオカルバミン酸はアミノ基と当量の二硫化炭素の反応により得られるが，二硫化炭素の添加量を少なくすることにより，未反応のアミノ基を存在させることができる。本発明のジチオカルバミン酸塩水溶液は，アミノ基をジチオカルバミン酸基に対して２．０モル％以下，好ましくは０．１～１．８モル％含有する。この範囲でアミノ基を含有すると，ジチオカルバミン酸は安定に存在し，固体廃棄物中の重金属を固定化処理する際に，ＨＳ，ＣＳ等のガス発２２生を抑制できる。アミノ基をジチオカルバミン酸基に対して２．０％を越えて含有すると，重金属の固定化能が低下する。前記ピペラジンジチオカルバミン酸塩の場合，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸塩を９６モル％以上含有し，残りはピペラジン－Ｎ－ジチオカルバミン酸塩である。」（段落【００１６】），「また，本発明のジチオカルバミン酸塩水溶液は，チオ炭酸塩を０．０３重量％未満，好ましくは０．０２重量％未満含有する。チオ炭酸塩は固体廃棄物中の重金属を固定化処理する際に，ＨＳ，ＣＳ等２２のガス発生の原因となるため，これを含まないことが好ましい。チオ炭酸塩を０．０３重量％以上含有すると，固体廃棄物中の重金属を固定化処理する際に，ＨＳ，ＣＳ等のガス発生を抑制できなく２２なる。」（段落【００１７】）
ｅ「本発明のジチオカルバミン酸塩水溶液は，従来上記アミン化合物を水に溶解させ，これに二硫化炭素並びにアルカリ金属化合物を添加して反応させる等の方法により製造されている。しかしながら，原料となる二硫化炭素並びにアルカリ金属化合物の仕込み方法によっては，アミノ基の含有量がジチオカルバミン酸基に対して２．０モル％を越え，また，チオ炭酸塩が０．０３重量％以上となった結果，固体廃棄物中の重金属を固定化処理する際に，ＨＳ，ＣＳ等２２のガス発生が極めて高いものになったり，固体廃棄物中に含まれる重金属の固定化能が低下する場合を生じる。」（段落【００１８】），「本発明のジチオカルバミン酸塩水溶液は，アミン化合物と二硫化炭素とアルカリ金属化合物を反応させるジチオカルバミン酸塩水溶液の製造方法において，アミン化合物中のアミノ基に対する二硫化炭素のモル比を０．９８～１．０，好ましくは０．９９～１．０とすることにより製造することができる。アミン化合物中のアミノ基量に対する二硫化炭素のモル比が０．９８未満では，アミノ基の含有量がジチオカルバミン酸基に対して２．０モル％を越え，また１．０を超えるとチオ炭酸塩が０．０３重量％以上となる。」（段落【００１９】）
ｆ「さらに，アミン化合物と二硫化炭素とアルカリ金属化合物を反応させる際に，アミン化合物の水溶液に，反応させる二硫化炭素の一部を添加し反応・熟成させた後，反応させるアルカリ金属化合物の一部を添加し反応・熟成させる操作（以下，分割添加という）を３回以上繰り返すことが好ましい。この操作では，第一工程としてアルカリ金属化合物を二硫化炭素に対してモル比で０．９７～１．０，好ましくは０．９８～１．０添加し反応・熟成させる操作を２回以上繰り返した後，更に第二工程として残りの二硫化炭素を添加し反応・熟成させた後，アルカリ金属化合物を二硫化炭素に対してモル比で１．０以上添加し反応・熟成させることが好ましい。アルカリ金属の量を第一工程で，先に添加した二硫化炭素に対して反応モル比で０．９７～１．０添加することによりチオ炭酸塩の発生を著しく抑えることが可能となり，第二工程で，添加した二硫化炭素に対して反応モル比で１．０以上添加し，昀終的に添加する全二硫化炭素に対する全アルカリ金属化合物の反応モル比を１．０～１．３にする。」（段落【００２１】），「添加する二硫化炭素の量は，第一工程ではアミン化合物中のアミノ基に対してモル比で０．３３以下，第二工程では０．５０以下であることが好ましく，添加する総量は前記の０．９８～１．０とすることが必要である。」（段落【００２２】）
ｇ「【発明の効果】本発明のジチオカルバミン酸塩水溶液は，固体廃棄物中の重金属を固定化処理する際に，ＨＳ，ＣＳ等のガス発生２２を極微量に抑制でき，かつ，重金属に対するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても少量の添加で効果を発揮し経済的であるとともに，他の助剤の使用に際して安全かつ簡便な処理方法にて実施できるので，工業的にも非常に有用である。」（段落【００３２】）
ｈ「【実施例】次に，実施例によりさらに詳細に本発明を説明する。但し，本発明は下記実施例によってなんら制限を受けるものではない。」（段落【００３３】）
ｉ「合成例１ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウ
ム（化合物№１）
ガラス製容器中に，ピペラジン１１重量部，水３７重量部を入れ，この混合溶液中に撹拌しながら４０℃で二硫化炭素を理論モル比の１／４量に相当する４．８重量部を２０分間で滴下し１０分間熟成後にＫＯＨ４８．５％水溶液７重量部を２０分間で滴下し，２０分間熟成させた。上記の操作をさらに３度繰り返した。但し，４度目のＫＯＨ４８．５％水溶液は１１重量部を１００分間で滴下した。滴下終了後，同温度にて約１時間熟成を行ったところ，うす緑色透明の液体を得た。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム濃度は４０重量％であった。」（段落【００３４】）
ｊ「合成例３ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウ
ム（化合物№３）
ピペラジン９．８重量部を入れた以外は合成例１と全く同じ方法で合成を行ったところ，褐色透明液体を得た。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のジチオカルバミン酸塩濃度は４０．５重量％であった。」（段落【００３６】）
ｋ「合成例４ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウ
ム（化合物№４）
ピペラジン１２重量部を入れた以外は合成例１と全く同じ方法で合成を行ったところ，褐色透明液体を得た。ヨード滴定により測定した結果，この水溶液中のジチオカルバミン酸塩濃度は４０重量％であった。」（段落【００３７】）
ｌ「更に，化合物№１～６の水溶液を６５℃に加温して二硫化炭素ガスの発生について調べた。結果を表１に示す。」（段落【００４０】）


ｍ表１には，「化合物１」～「化合物４」について，「ジチオカルバミン酸基に対するアミノ基（モル％）」，「チオ炭酸塩（重量％）」及び「二硫化炭素ガス発生量（ｐｐｍ）」がそれぞれ記載され，「化合物３」については，チオ炭酸塩が０．８（重量％）で，二硫化炭素ガス発生量が３０（ｐｐｍ）であることが示されている。
(イ)前記(ア)の記載を総合すれば，乙１４には，①固体廃棄物中の重金属を固定化処理する際に，ＨＳ，ＣＳ等のガスが発生する原因に２２ついて，ジチオカルバミン酸塩水溶液がチオ炭酸塩を含有することによるものであるとの知見をもとに，チオ炭酸塩を０．０３重量％未満含有し，かつアミノ基をジチオカルバミン酸基に対して２．０モル％以下含有するジチオカルバミン酸塩水溶液は，アミン化合物と二硫化炭素とアルカリ金属化合物を反応させる際に，アミン化合物の水溶液に，反応させる二硫化炭素の一部を添加し反応・熟成させた後，反応させるアルカリ金属化合物の一部を添加し反応・熟成させる操作（分割添加）を３回以上繰り返すことにより製造することができること，②合成例３に従って製造されたピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム（化合物№３）が，チオ炭酸塩を０．８重量％含有し，二硫化炭素ガスを３０ｐｐｍ発生することが記載されているが，合成例３における二硫化炭素ガスの発生原因がチオ炭酸塩であることが開示されていることが認められる。
イ検討
以上の認定事実によれば，乙１４の合成例３のピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム（化合物№３）は，副生成物であるチオ炭酸カリウムが多量に生成するような条件を意図的に設定して合成されたものであり，その結果として，化合物№３の水溶液を６５℃に加熱すると，表１の「二硫化炭素ガス発生量（ｐｐｍ）」が示すとおり，３０ｐｐｍの二硫化炭素ガスを発生するものである。これらのことから，ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウムとは別に，副生成物であるチオ炭酸塩を多量に含んでいる場合に，飛灰用の重金属固定化処理剤から二硫化炭素が発生したからといって，本件各発明に含まれる「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスジチオカルバミン酸カリウム」からなる飛灰用の重金属固定化処理剤が奏する効果を否定することにはならない。
したがって，本件各発明は発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含むとの被告の主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ小括
以上のとおり，被告主張の無効理由６は理由がない。
３争点３（被告製品の範囲）について
(1)●（省略）●等について
ア原告は，別紙参考製品名目録３記載の●（省略）●等は被告製品（別紙物件目録記載の製品）に該当する旨主張する。これに対し被告は，●（省略）●等が，いずれも「ピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビスカルボジチオ酸カリウム」及び「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸カリウム」の一方又は双方を有効成分として含有する製品（ピペラジン系の重金属固定化処理剤）であることは認めるが，●（省略）●等は金属固定化剤又は金属捕集剤の原料となる，いわゆる中間製品として製造，販売したものであり，これらの用途が飛灰処理用（飛灰用）であるかどうかは不明であって，●（省略）●等は「飛灰中の重金属固定化処理剤」（飛灰用重金属固定化処理剤）とはいえないから，被告製品に該当しない旨主張するので，以下において判断する。
(ア)ａ被告が製造及び販売する別紙参考製品名目録１及び２(1)記載の製品が被告製品に該当することは，争いがない。
上記争いのない事実と坂上鑑定の結果を総合すれば，次の事実が認められる。
(ａ)被告の社内においては，重金属固定化処理剤ないし重金属捕集剤の製造及び販売の事業を「環境改善関連事業」として位置づけている。
被告が製造する重金属固定化処理剤ないし重金属捕集剤には，ピペラジンを原料として用いるピペラジン系のものとピペラジン以外のアミンを原料として用いる非ピペラジン系のものがある。(ｂ)被告が平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間に製造及び販売したピペラジン系の重金属固定化処理剤ないし重金属捕集剤の出荷販売数量は，以下のとおりである。
①別紙参考製品名目録１及び２(1)記載の各製品
別紙参考製品名目録１及び２(1)記載の各製品は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤である。
上記各製品は，製品名にして●（省略）●種類以上に及び，平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間の出荷販売数量は合計●（省略）●㎏(坂上鑑定書図表１)である。②水浄化用重金属捕集剤（「製品名エポフロック」）「エポフロック」は，ピペラジン系の水浄化用重金属捕集剤である。
上記製品は，平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間のうち，平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間において出荷販売され，その出荷販売数量は合計●（省略）●㎏(坂上鑑定書図表２１)である。
③●（省略）●等
別紙参考製品名目録３記載の●（省略）●等は，ピペラジン系の重金属固定化処理剤である。
上記各製品は，製品名にして●（省略）●種類あり，平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間のうち，平成１５年１月１日から平成２１年３月３１日までの間において出荷販売され，その出荷販売数量は合計●（省略）●㎏（坂上鑑定書図表２）である。
上記各製品は，被告から●（省略）●社ないし●（省略）●社にすべて販売されている(坂上鑑定書図表２，３)。(ｃ)被告が平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間に出荷販売したピペラジン系の重金属固定化処理剤全体の出荷販売数量は，合計●（省略）●㎏（前記(ｂ)の①ないし③の合計）となる。


このうち，別紙参考製品名目録１及び２(1)記載の各製品の出荷販売数量が占める割合は約●（省略）●％，●（省略）●等の出荷販売数量が占める割合は約●（省略）●％，「エポフロック」の出荷販売数量が占める割合は約●（省略）●％である。ｂ前記ａの認定事実によれば，被告は，平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間において販売した「ピペラジン系の重金属固定化処理剤」を「飛灰用」として大量に製造，販売してきたこと，被告が上記期間において「ピペラジン系の重金属固定化処理剤」を「飛灰用以外の用途」である「水浄化用」として販売した期間及び出荷販売数量はごく限定的なものにすぎないことが認められる。
(イ)前記(ア)ａ(ｂ)③認定のとおり，被告が平成１５年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間（ただし，実際に出荷販売されたのは同年３月３１日までである。）に出荷販売した●（省略）●等は●（省略）●社ないし●（省略）●社にすべて販売されている。そこで，●（省略）●社ないし●（省略）●社が，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業に関与する業者であるかどうかについて検討する。
ａ(ａ)甲４３の１－１は，秋田市総合環境センターが平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの契約期間に係る灰処理用キレート剤の購入に当たって作成した「灰処理用キレート剤仕様書」である。
甲４３の１－１においては，購入対象とされる製品の具体的な品名が複数指定され，その中に，●（省略）●社製及び●（省略）●社製●（省略）●が挙げられていること，購入対象とされる薬剤の条件として「主成分はピペラジンジチオカルバミン酸とする。」とされていることからすると，●（省略）●社製及び●（省略）●社製の上記各製品は，いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤であると考えられる。
また，別紙参考製品名目録１及び２(1)には，被告が製造，販売するピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の中に，●（省略）●という製品名の製品及び●（省略）●のほか●（省略）●を冠した複数の製品名の製品が含まれるところ，これらの製品が甲４３の１－１に記載された●（省略）●社製及び●（省略）●社製の各製品とその製品名を共通にすることからすると，別紙参考製品名目録１及び２(1)記載の上記各製品は，それぞれ●（省略）●社及び●（省略）●社が取り扱う各製品シリーズに属する製品であると考えられる。
以上によれば，●（省略）●社及び●（省略）●社はピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を自社の製品として販売していることが認められる。
(ｂ)●（省略）●社のホームページ（甲９，４３の２－２）によれば，●（省略）●社は，飛灰用重金属固定化処理剤を●（省略）●として販売していることが認められる。
他方，別紙参考製品名目録１には，被告が製造，販売するピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の中に●（省略）●という製品名の製品が含まれるところ，当該製品が●（省略）●社の上記製品とその製品名を共通にすることからすると，別紙参考製品名目録１記載の上記製品は，●（省略）●社が取り扱う製品シリーズに属する製品であると考えられる。
したがって，●（省略）●社はピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を自社の製品として販売していることが認められる。(ｃ)甲４４の１ないし６によれば，●（省略）●社は，ピペラジンジチオカルバミン酸（ピペラジンカルボジチオ酸と同一のもの）を使用した飛灰用重金属固定化処理剤に係る複数の特許について，●（省略）●社と共同で特許出願を行い，これらの特許権を●（省略）●社と共有していることが認められる。この事実は，●（省略）●社と●（省略）●社とが，ピペラジンジチオカルバミン酸を使用した飛灰用重金属固定化処理剤に関する事業について，共同関係にあることを推認させるものといえる。なお，●（省略）●社と●（省略）●社との間に共同で事業を行う関係があることは，●（省略）●社及び●（省略）●社の双方が●（省略）●という名称の同一製品を販売している事実（乙６６及び６７）からも裏付けられる。
しかるところ，●（省略）●社がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を販売する事業を行っていることは，前記(ａ)のとおりであるから，●（省略）●社と上記のような事業上の共同関係にある●（省略）●社が●（省略）●社の上記事業に関与していることを推認することができる。
(ｄ)前記(ａ)ないし(ｃ)によれば，●（省略）●社ないし●（省略）●社は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い，又は同事業に関与する業者であるものと認められる。
さらに，●（省略）●社は●（省略）●社ないし●（省略）●社の関係会社(商社等)とされるものであるから，●（省略）●社も，●（省略）●社ないし●（省略）●社と同様に，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い，又は同事業に関与する業者であるものと認められる。
ｂ他方で，●（省略）●社ないし●（省略）●社が，ピペラジン系の重金属固定化処理剤を飛灰処理用以外の用途に係る製品として販売していることをうかがわせる証拠は，乙６６及び６７以外には見当たらない。
そこで，乙６６及び６７の内容につき検討するに，乙６６は，●（省略）●社が作成し，「改訂日２０１０年２月２５日」との記載のある「●（省略）●」という名称の製品に関する「製品安全データシート」であり，その「組成，成分情報」欄には，当該製品が，「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）（カリウム＝ピペラジン－１－ビス（カルボジチオアート）を約２％含有）」を約３５％含有することが記載され，また，乙６７は，秋田市総合環境センターが平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの契約期間に係る水処理用キレート剤の購入に当たって作成した「水処理用キレート剤仕様書」であり，購入対象とされる製品の具体的な品名として，●（省略）●社製●（省略）●が記載されている。


しかるところ，乙６６及び６７の上記のような記載からすれば，これらの証拠は，●（省略）●社及び●（省略）●社が「●（省略）●」という名称の同一製品を販売していること及び当該製品がピペラジン系の水処理用重金属捕集剤であることを示すものということはできるものの，乙６６の内容が２０１０年（平成２２年）２月２５日の時点で改訂されていることからすれば，乙６６によってピペラジン系の製品であることが確認し得るのは，上記改訂以降に販売された「●（省略）●」についてであって，それより前に販売された同製品については，上記改訂前の「製品安全データシート」によらなければ，それがピペラジン系の製品であるか否かを確認することはできないものといえる。
そして，本件においては，上記改訂前である平成１５年１月１日から平成２１年３月３１日までの期間に●（省略）●社ないし●（省略）●社に販売された●（省略）●等の用途が飛灰用重金属固定化処理剤であったかどうかが問題となっているところ，乙６６及び６７によっては，●（省略）●等の上記販売期間に対応する時期に，●（省略）●社及び●（省略）●社がピペラジン系の製品に当たる水処理用重金属捕集剤を販売していたとの事実を認めるには足りない。
ｃ以上のとおり，平成１５年１月１日から平成２１年３月３１日までの期間に販売された●（省略）●等のすべてが●（省略）●社ないし●（省略）●社に販売されたことが認められるところ，●（省略）●社ないし●（省略）●社が，いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い，又は同事業に関与する業者であることが認められる一方で，●（省略）●社ないし●（省略）●社が，●（省略）●等の販売された期間に対応する時期に，ピペラジン系の重金属固定化処理剤を飛灰処理用以外の用途に係る製品として販売していたとの事実を認めるに足りる証拠はないのであり，以上の事情は，●（省略）●等が飛灰用重金属固定化処理剤をその用途とする薬剤として製造，販売されたことを積極的にうかがわせる事情ということができる。
(ウ)一方で，●（省略）●等の具体的な用途に関する被告の主張，立証をみると，販売先の仕様に基づいて製造，販売しているにすぎないからその用途についてまでは把握していない旨の理由を述べて，当該用途につき「不知」との答弁をするのみで，積極的な主張，立証を行わない。
しかるところ，被告としては，自らの取引先である●（省略）●社ないし●（省略）●社における●（省略）●等の具体的な用途を主張，立証することが格別困難であることを示す事情も認められないのに，あえてこの点についての主張，立証をしないのであり，このような被告の訴訟対応は，●（省略）●等の用途が，原告主張のとおり飛灰用重金属固定処理剤であるとの推認を補強する事情になるものということができる。
(エ)以上の(ア)ないし(ウ)の事情を総合すると，●（省略）●等は飛灰用重金属固定化処理剤の用途に使用されるものとして製造，販売されたことを推認することができる。
イこれに対し被告は，●（省略）●等と同様のピペラジン系の製品の一般的な用途として，飛灰用重金属固定化処理剤以外の用途もある旨主張し，その根拠として，複数の公開特許公報（乙１２，３２，５１）の記載や飛灰処理用以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤の製品（いずれも水処理用の重金属捕集剤である●（省略）●社及び●（省略）●社製「●（省略）●」（乙６６，６７）及び原告製「ＴＸ－１０」(乙６８）)が現に存在することを指摘する。
しかしながら，以下に述べるとおり，被告が指摘する上記各証拠は，●（省略）●等が販売された平成１５年１月１日ないし平成２１年３月３１日当時，飛灰処理以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤が現に存在していたことを具体的に示す証拠とはいえず，これらによって，●（省略）●等の用途が飛灰用重金属固定化処理剤であるとの推認が妨げられるものではない。
(ア)乙１２には，従来技術として，「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体からなる金属捕集剤が知られており，この金属捕集剤を用いた廃水処理方法も種々提案されている」との記載があるものの（前記２(1)ア(ウ)），ピペラジンに関しては，「発明の詳細な説明」において，乙１２記載の金属捕集剤を構成する「ポリアミン誘導体」の骨格をなす３０種に及ぶポリアミンが例示される中に，「ピペラジン」も挙げられているにすぎず（前記２(2)イ(ア)），飛灰処理用以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤の存在が具体的に示されているとはいえない。
(イ)乙３２には，発明の名称を「固体状物質中の金属固定化方法」として，固体状物質に，金属捕集剤と水溶性高分子とを添加し，固体状物質中に存在する金属を固定化することを特徴とする固体状物資中の金属固定化方法（特許請求の範囲の請求項１），固体状物質が，飛灰，鉱滓，土壌，汚泥のいずれかである請求項１記載の固体状物質中の金属固定化方法（同請求項２）が記載されているところ，その中で，ピペラジンに関しては，「発明の詳細な説明」において，上記金属捕集剤として複数の化合物が例示されるうちの一つである「ジチオカルバミン酸基またはその塩を有する化合物」を生成するために使用されるポリアミンが多数例示されるなかに，「ピペラジン」も挙げられているのみにすぎず，当該記載をもって，飛灰処理用以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤の存在が具体的に示されているとはいえない。
(ウ)乙５１には，発明の名称を「スラッジまたは土壌の無害化処理方法」として，水銀化合物を含有するスラッジまたは土壌を水洗した後，重金属処理剤を添加することを特徴とするスラッジまたは土壌の無害化処理方法（特許請求の範囲の請求項１）等が記載されているところ，その中で，ピペラジンに関しては，「発明の詳細な説明」において，上記重金属処理剤として，「ジチオカルバミン酸のＮａ基やＫ基を主成分とする有機キレート系重金属処理剤等」が好ましいものとして挙げられるに当たり，その原料となるアミンが多数例示されるなかに，「ピペラジン」も挙げられているのみにすぎず，当該記載をもって，飛灰処理用以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤の存在が具体的に示されているとはいえない。


(エ)さらに，被告が，現に存在する飛灰処理用以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤として指摘するもののうち，●（省略）●社及び●（省略）●社製の水処理用重金属捕集剤「●（省略）●」(乙６６，６７)については，●（省略）●等が販売された平成１５年１月１日ないし平成２１年３月３１日の時期において，ピペラジン系の製品であったことが確認できないことは，前記ア(イ)ｂで述べたとおりである。
また，原告製の水処理用金属捕集剤「ＴＸ－１０」については，そもそもピペラジン系の製品であることを認めるに足りる証拠がない。この点に関し，被告は，当該製品がピペラジン系の製品であることの根拠として，同製品が，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤である「ＴＳ－２７５」を紹介する原告のサイトにおいて，姉妹品として宣伝されていること（乙６８）を指摘するが，原告のサイトにおける上記記載から，直ちに「ＴＳ－２７５」と「ＴＸ－１０」との含有有効成分の同一性までが明らかとなるものとはいえないから，被告の上記主張は失当である。
したがって，乙６６ないし６８の各証拠についても，平成１５年１月１日ないし平成２１年３月３１日の時期において，飛灰処理用以外の用途に係るピペラジン系の重金属固定化処理剤が存在していたことを示す証拠とはいえない。
ウまとめ
以上のとおり，●（省略）●等は飛灰用重金属固定化処理剤の用途に使用されるものとして製造，販売されたことを推認することができ，この推認を妨げる証拠はない。
したがって，●（省略）●等は，被告製品に該当するものと認められる。
(2)●（省略）●について
ア原告は，別紙参考製品名目録２(2)の●（省略）●は被告製品に該当する旨主張する。
そこで検討するに，坂上鑑定の結果によれば，以下の事実が認められる。
(ア)坂上鑑定人は，その鑑定の実施に当たって，被告がその環境改善関連事業において取り扱うすべての製品を対象として「ピペラジン系製品」であるか否かの区分調査を行った（坂上鑑定書の１０頁(3)②）。
上記区分調査は，各製品について，①技術設計上ピペラジンが使用されていること，②原料にピペラジンが使用されていること，③製造工程にピペラジンが投入されていることの３点に留意して，被告が製品ごとに作成している技術基準書の記載内容に基づいて確認するというものである（坂上鑑定書の第４(１３頁ないし１８頁)）。(イ)坂上鑑定人は，上記区分調査の結果，被告が製造，販売する製品のうち，「●（省略）●」は「非ピペラジン系製品」であり，「●（省略）●」は「ピペラジン系製品」であることを確認した（坂上鑑定書の３２頁(4)）。
なお，乙４１（公認会計士ＹⅡ及び同ＹⅢ作成の売上数量の計算に関する平成２０年１１月２０日付け調査報告書）では，●（省略）●は「非ピペラジン系製品」であるのに，「ピペラジン系製品」として集計の対象としていた（坂上鑑定書の３２頁(4)）。イ坂上鑑定の結果は，上記アのとおり，必要な技術資料を逐一確認した結果に基づくものであって，その信用性に疑義を差し挟むべき事情は認められない。
してみると，●（省略）●は，坂上鑑定が示すように「非ピペラジン系製品」であって，ピペラジン系の重金属固定化処理剤とはいえないから，●（省略）●は被告製品に該当しないことが認められる。ウこの点に関し，原告は，●（省略）●が被告製品に該当することは，被告がいったん自白した事実であり，被告において後にこれを否認するのは，事実に関する「自白の撤回」に当たり許されない旨主張する。しかしながら，被告による上記否認が，主要事実に関する自白の撤回に当たるとしても，●（省略）●は被告製品（ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤）に含まれるとの被告の自白が真実に反することは，上記のとおり坂上鑑定の結果から明らかであり，また，そうである以上，被告の上記自白が錯誤によるものであることもこれを推認することができるというべきであるから，被告による上記否認が許されないとの原告の主張は採用することができない。
エ以上によれば，●（省略）●が被告製品に該当するとの原告の主張は理由がない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)の事実と前記争いのない事実等(3)イによれば，別紙参考製品目録１，２(1)及び３の各製品は被告製品に該当するが，同目録２(2)の●（省略）●は被告製品に該当しないというべきである。
４争点４（原告の損害額）について
(1)特許法１０２条１項の損害額（逸失利益）について
ア被告製品の販売数量
特許法１０２条１項本文は，侵害行為を組成した物の譲渡数量に，「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を，特許権者又は専用実施権者の実施能力を超えない限度において，特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができると規定している。
そこで，まず，本件特許権の「侵害行為を組成した物の譲渡数量」について検討するに，坂上鑑定の結果によれば，被告製品（別紙参考製品目録１，２(1)及び３の各製品）の平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間における販売数量は，別表１の「Ｃ」欄記載のとおり合計●（省略）●㎏と認められる（坂上鑑定書図表１及び２の「出荷数量」)。
なお，坂上鑑定書図表１及び２においては，平成１５年３月期の「出荷数量」について，平成１５年１月１日から同年３月３１日までの９０日間分の数量として，●（省略）●等を除く被告製品につき「●（省略）●㎏」（図表１），●（省略）●等につき「●（省略）●㎏」（図表２）とされているので，これを基に平成１５年１月２４日から同年３月３１日までの６７日間分の数量を算出するため，上記各数量にそれぞれ９０分の６７を乗じ，得られた「●（省略）●㎏」及び「●（省略）●㎏」の和である「●（省略）●㎏」をもって，当該期間に係る被告製品の販売数量と認めている（ただし，１㎏未満切捨て）。
イ原告製品の単位数量当たりの利益額


(ア)「侵害の行為がなければ販売することができた物」ａ証拠（甲７の１ないし７の５，３２，３４，古川鑑定の結果）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。(ａ)原告は，平成１５年４月１日から，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤「ＴＳ－２７５」を，平成１８年４月１日から，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤「ＴＳ－３００」を製造，販売している。原告製品（「ＴＳ－２７５」及び「ＴＳ－３００」）は，本件各発明の実施品である。
(ｂ)原告は，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，専ら甲社に対し，原告製品の製造委託をし，甲社によって製造された原告製品（甲社製原告製品）を販売した。上記期間においては，原告及び被告のほかに，ＯＥＭ３社においてもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していた。
(ｃ)原告は，平成１８年４月１日以降，甲社及びＯＥＭ３社の合計４社に対し，原告製品の製造委託をし，甲社製原告製品及びＯＥＭ３社によって製造された原告製品（ＯＥＭ３社製原告製品）を販売している。
ｂ上記認定事実によれば，原告製品は，本件各発明の実施品であり，市場において侵害品である被告製品と競合する製品であるから，原告において「侵害の行為がなければ販売することができた物」（特許法１０２条本文）に該当するものと認められる。(イ)古川鑑定の結果に基づく原告製品の単位数量当たりの利益額ａ上記(ア)ａのとおり，原告製品は，その製造委託先により，甲社製原告製品とＯＥＭ３社製原告製品とに大別することができる。古川鑑定の結果によれば，原告製品全体，甲社製原告製品単独及びＯＥＭ３社製原告製品に係る年度ごとの「平均販売単価」，「控除対象費用(単価)」及び「単位数量当たりの利益の額」（ただし，原告製品全体については４社の平均値，ＯＥＭ３社製原告製品については３社の平均値）は，それぞれ別表２－１ないし２－３記載のとおりと認められる(古川鑑定書第１表ないし第３表)。ｂこれに対し被告は，古川鑑定書における甲社製原告製品の「単位数量当たりの利益の額」（第２表（別表２－２））は，①原告が甲社に支給する原料ピペラジンについての製造設備の減価償却費等の製造固定費を売上原価に算入すべきであるのに，これが算入されていない点，②本件各発明の技術的範囲に属しない原料ピペラジンの製造，販売に伴う利益分が控除されるべきであるのに，これが控除されていない点において，相当でない旨主張する。
しかしながら，以下に述べるとおり，被告の上記主張はいずれも理由がない。
(ａ)被告の上記①の主張について
古川鑑定書第２の１(2)(３頁)によれば，甲社製原告製品の原料となるピペラジンは，原告が製造して甲社に支給しているものであるから，甲社製原告製品の売上原価には，原告におけるピペラジンの製造費用が含まれることが認められる。
しかるところ，古川鑑定書第３の２(2)③(１４頁)においては，上記ピペラジンの製造費用のうち，直接材料費等の製造直接費については，原告製品の製造数量に応じて増減する変動費であることから売上原価に算入するものとされる一方で，製造設備の減価償却費等の製造固定費については，被告製品の販売数量に相当する原告製品を原告が追加的に製造，販売した場合に原告の原料ピペラジンの製造能力が不足して新規の設備投資が必要となる場合でない限り，原告製品の製造数量に応じて変動することのない費用であることから売上原価に算入しないことしたものである。このような古川鑑定書における会計処理は，原告製品に係るいわゆる限界利益の算出に当たっての適切な処理であるものということができる。
そして，古川鑑定書第３の１(1)ｂ②及び第５表の「イ」欄(１０頁～１１頁)によれば，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における被告製品の販売数量（別表１のＣ欄記載の数量）に相当する原告製品を原告が甲社に製造委託して追加的に製造，販売した場合でも，原告において，甲社に支給すべき原料ピペラジンが不足する事態とはならない程度の原料ピペラジンの余剰製造能力を有することが認められること（古川鑑定書第５表のイ欄記載の「原料ピペラジンの製造能力考慮後の余剰製造能力（ｔ）」が，ウ欄記載の「被告出荷数量（ｔ）」をいずれの年度においても上回っている。）に照らすならば，甲社製原告製品の限界利益の算出に当たって，原告におけるピペラジンの製造固定費を売上原価に算入すべき理由はないものと解される。この点に関し，被告は，原告が，甲社に対して原告工場で製造した原料ピペラジンを支給する一方で，ＯＥＭ３社のうちの１社に対しては，原告の製造に係る原料ピペラジンを直接支給することなく，他のピペラジン製造業者からのピペラジンの購入を代行して行っているという事実をもって，原告の原料ピペラジンの製造能力がＯＥＭ３社用に別途製造して支給することができない程度のものであることを示す事実であるかのごとく主張するが，上記購入代行の事実が直ちに原告における原料ピペラジンの製造能力の不足に結びつくものとはいえない。
したがって，被告の上記①の主張は理由がない。
(ｂ)被告の上記②の主張について
被告の上記②の主張は，甲社製原告製品の場合，原料となるピペラジンを原告自身が製造して甲社に支給していることから，原告以外の者が製造したピペラジンを原料とするＯＥＭ３社製原告製品と比較して，甲社製原告製品の売上原価が低く抑えられることとなり，その結果，より多額の利益が得られることとなるが，このような利益の中には，それ自体は本件各発明の技術的範囲に属することのない原料ピペラジンの製造，販売による利益が含まれているものといえるから，原告の損害額算定の基礎となる甲社製原告製品の「単位数量当たりの利益の額」においては，上記利益に相当する額を控除すべきというものと解される。
しかるところ，被告の上記主張は，甲社製原告製品の製造過程における「一部の原料」について，それ自体の製造，販売に係る「利益」なるものを独立に観念して，甲社製原告製品の「単位数量当たりの利益の額」について論じるものであって，その主張自体独自の見解であって採用することができない。


また，仮に被告が主張するように甲社製原告製品の場合とＯＥＭ３社製原告製品の場合とで，売上原価の差異に伴う利益額の差異が生じているとしても，それは，甲社製原告製品及びＯＥＭ３社製原告製品における製造，販売の具体的な形態の違いによって，各原告製品の販売によって原告が受ける利益額が現に異なっているということにすぎないのであって，甲社製原告製品に係る利益額の中に，本来計上されるべきでない利益が含まれているというものではない。
したがって，被告の上記②の主張も，理由がない。
(ウ)原告の損害額算定の基礎となるべき原告製品の単位数量当たりの
利益額について
ａ平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間について上記期間に製造，販売された原告製品は，甲社製原告製品のみであるから（前記(ア)ａ(ｂ)），この期間に係る原告の損害額算定の基礎となる原告製品の単位数量当たりの利益額は，甲社製原告製品についての単位数量当たりの利益額である。
そして，古川鑑定の結果によれば，当該利益額は，別表２－１及び２－２において共通する，平成１５年度ないし平成１７年度に係る「単位数量当たりの利益の額」欄記載の金額と認めるのが相当である。
ｂ平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間について(ａ)上記期間に製造，販売された原告製品は，その製造委託先が甲社であるものとＯＥＭ３社であるものがあり（前記(ア)ａ(ｃ)），かつ，製造委託先がいずれであるかによって，製品の単位数量当たりの利益額が異なることに照らすならば，この期間に係る原告の損害額算定の基礎となる原告製品の単位数量当たりの利益額については，製造委託先の別にかかわらず，当該期間中に販売されたすべての原告製品を対象とした平均値をもって，原告製品の単位数量当たりの利益額と認めるのが相当である。
しかるところ，この点に関して，原告は，甲社製原告製品の方が原告にとって販売による利益が多いことなどを根拠に，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量のうち，甲社の製造能力によって製造可能な昀大限の数量に達するまでは甲社製原告製品が販売されていたはずであるとして，その範囲内の数量に関する限り甲社製原告製品のみに係る単位数量当たりの利益額が採用されるべきである旨主張し，他方，被告は，甲社製原告製品よりもＯＥＭ３社製原告製品の方が販売単価が低いことを根拠に，被告製品の販売がなければ原告において販売可能であった原告製品の数量のうち，ＯＥＭ３社の製造能力によって製造可能な昀大限の数量に達するまではＯＥＭ３社製原告製品が販売されていたはずであるとして，その範囲内の数量に関する限りＯＥＭ３社製原告製品のみに係る単位数量当たりの利益額が採用されるべきである旨主張するが，以下のとおり，いずれも採用することはできない。
(ｂ)原告の主張について
①原告の主張は，被告製品の販売がなければ販売可能であった数量の原告製品を原告が販売する場合には，原告にとって，より利益の多い甲社製原告製品の方を優先的に販売するはずであるとの立論をその前提とするものであるところ，このような立論は，原告が，原告製品を販売するに当たって，これを甲社製原告製品として販売するか，あるいは，ＯＥＭ３社製原告製品として販売するかにつき，原告自身の利益の多寡を基準とした自由な判断によって決定し得る状況にあることを前提として初めて成り立つものといえる。
しかるところ，古川鑑定書第４表に基づいて，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における原告製品の実際の販売数量の内訳を見ると（５頁～８頁），合計販売数量●（省略）●㎏（平成１８年度ないし平成２１年度上期の「全体値」欄の合計）の約●（省略）●％に当たる●（省略）●㎏（同「ＯＥＭ３社平均値」欄の合計）が，原告にとってより利益の少ないＯＥＭ３社製の製品であることが認められるのであり，このことは，原告が原告製品を販売するに当たって，これを甲社製原告製品として販売するか，ＯＥＭ３社製原告製品として販売するかの振り分けが，必ずしも原告自身の利益の多寡を基準とした自由な判断のみによって決定されるものとはいえないことを端的に示しているということができる。
②これに対し，原告は，ＯＥＭ３社が原告製品の製造委託先となったのは，原告が，本件特許権の侵害品を自社製品として製造，販売していたＯＥＭ３社との間で和解交渉を行った結果，平成１８年４月以降は，ＯＥＭ３社が同一製品を原告からの委託により原告製品として製造，販売する旨の合意が成立したからであるとした上で，このような経緯からすれば，原告がＯＥＭ３社に原告製品の製造を委託しているのは，ＯＥＭ３社に本件特許権の侵害行為を止めさせることに主眼があるのであるから，ＯＥＭ３社への製造委託数量は，各社の従前からの販売数量に見合うだけあれば十分であって，被告による侵害数量分までをもＯＥＭ３社に製造させることはない旨主張する。この点，原告の有機化成品事業部環境薬剤部長の陳述書(甲４５)及び弁論の全趣旨を総合すれば，ＯＥＭ３社が原告製品の製造委託先となった経緯がおおよそ原告の上記主張のとおりであることは認められるものの，原告とＯＥＭ３社との和解交渉の具体的な経過やその結果成立したとされる両者間の合意内容の詳細については，上記陳述書からも明らかではなく，他にこれを認めるに足りる証拠はない。このように，ＯＥＭ３社が原告の委託により原告製品を製造し，これを原告がＯＥＭ３社から仕入れて販売するに当たっての原告とＯＥＭ３社の間の各合意内容の詳細が証拠上明らかではない以上，被告による侵害数量分をＯＥＭ３社に製造させることはない旨の原告の主張は，その裏付けを欠くというべきであって，直ちに首肯することはできない。
したがって，原告の上記主張は，その前提となる立論を是認することができないから，採用することはできない。
(ｃ)被告の主張について


被告の主張は，原告製品のような飛灰用重金属固定化処理剤は，地方自治体などのごみ処理施設の運営主体が実施する入札手続によって納入業者が決定されるのが一般的であり，このような入札手続においては，より低い価格を提示した業者が落札するはずであるから，被告製品の販売がなければ販売可能であった数量の原告製品が販売される場合には，平均販売単価がより低いＯＥＭ３社製原告製品の方が優先的に販売されたはずであるとの立論をその根拠とするものである。
しかしながら，被告の上記立論は，原告製品の平均販売単価の高低が上記のような入札手続における原告製品の入札価格に直ちに反映することを前提とするものと考えられるところ，このような前提自体が必ずしも正しいとはいえない。
すなわち，証拠（甲７の１ないし７の５，３２）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，飛灰用重金属固定化処理剤のメーカーではあるものの，その末端のユーザーであるごみ処理施設の運営主体が実施する入札手続に直接参加することはほとんどなく，これらの入札手続に参加するのは，原告から原告製品を購入した購入転売会社から，更に原告製品を仕入れた商社等の取扱業者であるのが通常であることが認められる。
そして，これらの取扱業者が上記入札手続に参加する場合には，必ずしも原告製品の販売価格の高低をそのまま入札価格に反映させるとは限らないのであって，むしろ落札のために，自身の利益額を削って入札価格を低くすることもあり得ることといえる。このような入札の実情からすれば，原告製品の平均販売単価の高低が直ちに入札手続における原告製品の入札価格に反映されるものとはいえない。
このことは，平成１８年度から平成２１年度上期までのいずれの年度をみても，ＯＥＭ３社製原告製品よりも平均販売単価が高いと認められる甲社製原告製品（古川鑑定書第４表（５頁～８頁）の「Ａ社」の製品）が，相当な販売実績（前記(ｂ)①記載の上記期間における原告製品の合計販売数量●（省略）●㎏の約●（省略）●％）を示していることからも裏付けられるものといえる。
したがって，被告の上記主張は，その前提となる立論を是認することができないから，採用することはできない。
(ｄ)小括
以上によれば，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間に係る原告の損害額算定の基礎となる原告製品の単位数量当たりの利益額は，別表２－１の平成１８年度ないし平成２１年度上半期に係る「単位数量当たりの利益の額」欄記載の金額となる。
ｃまとめ
以上によれば，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間に係る原告の損害額算定の基礎となる年度ごとの原告製品の単位数量当たりの利益額は，いずれも別表２－１の「単位数量当たりの利益の額」欄記載の金額と認めるのが相当である。
ウ原告の実施能力
古川鑑定書によれば，原告の平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における原告製品の余剰生産能力は，原告の製造委託先の一つである甲社の製造能力のみに着目し，かつ，原告から甲社に支給される原料ピペラジンの原告における余剰製造能力をも考慮に入れても，当該期間における被告製品の販売数量を優に上回っていることが認められる(第３の１(1)，第５表)。
したがって，前記アの被告製品の販売数量の全部について，原告が原告製品を製造，販売する能力（実施能力）を有していたことが認められる。
エ被告製品の販売数量の一部を原告が販売することができないとする事
情（特許法１０２条１項ただし書）
特許法１０２条１項ただし書は，侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が「販売することができないとする事情」があるときは，同項本文の損害額から，当該事情に相当する数量に応じた額を控除する旨規定するところ，被告は，これに相当する事情として，競合他社の存在，旧化審法による制限，その他の事情を主張するので，以下それぞれについて検討する。
(ア)競合他社の存在について
ａ被告は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤については，原告及び被告以外にも，これを製造，販売する競合他社が存在することから，被告製品が市場に存在しなかったと仮定した場合であっても，原告において，被告製品の販売数量のすべてを販売することは不可能であり，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場から，被告製品を除いた市場を想定し，被告製品の販売数量のうち，当該市場における競合他社の市場占有率に相当する数量は，原告において「販売することができないとする事情」に相当する数量に当たる旨主張する。
(ａ)ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤全体の市場規模(販売数量)については，直接これを明らかにする資料がないことから，化審法２３条１項に基づいて経済産業大臣に届け出られたジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）及びカリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアートの製造数量及び輸入数量の合計値から推測するのが相当である。
すなわち，化審法２３条１項の規定によると，第二種監視化学物質（旧化審法においては「指定化学物質」）を製造し，又は輸入した者は，当該物質の年度ごとの製造数量又は輸入数量を経済産業大臣に届け出ることが義務付けられており，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の有効成分であるジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）及びカリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアートは上記第二種監視化学物質（旧化審法の下においては「指定化学物質」）に指定されていることから，その製造数量及び輸入数量の合計数量が経済産業大臣に届け出られ，経済産業省告示により公表されている。
そして，平成１５年度ないし平成２０年度に係る上記数量は，それぞれ，平成１５年度が５６１９トン（甲３５の１），平成１６年度が７７７３トン（甲４の１），平成１７年度が７５８６トン（甲４の２），平成１８年度が１０４３４トン（甲３５の２），平成１９年度が７４８２トン（乙５４の１及び２），平成２０年度が７８９３トン（乙５４の１及び２）であることが認められる。なお，平成２１年度上半期については，上記数量を確認し得る資料がないため，正確な数値を把握することはできないが，直近の平成２０年度の同数量に２分の１を乗じた数量３９４７トン（１トン未満は四捨五入）をもって代替させるのが相当である。
他方，原告製品及び被告製品においては，上記化学物質が平均値で３８％含まれる水溶液として製造，販売されていることから，当該化学物質全体の届出数量を０．３８で除することによってピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模(販売数量)を算出するのが相当である。


そこで，以上の方法により，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの年度ごとのピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模（販売数量）を算出すると，別表３のＣ欄記載のとおりとなる。
(ｂ)被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の
市場における原告製品の市場占有率
上記のとおりのピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模のほか，前記アで認定した被告製品の販売数量（別表３のＢ欄記載の数量）及び古川鑑定書第４表から認められる原告製品の販売数量（別表３のＡ欄記載の数量）を前提に，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間における年度ごとの「被告製品を除く市場における原告製品の市場占有率」を算出すると，別表３のＥ欄記載のとおりとなる。
この点に関し，被告は，上記算定の基礎となるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場規模の算出が経済産業大臣へのジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）及びカリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアートの届出数量からの推測値によっていることを根拠に，当該算定に用いられる被告製品の販売数量についても，被告による届出数量に基づく推測値によるべきである旨主張する。
しかしながら，同様に上記算定の基礎となる原告製品の販売数量については，経済産業大臣への上記物質の届出数量が明らかでないため，実際の販売数量によらざるを得ないことからすると，被告製品のみについて上記届出数量に基づく推測値を用いることが必ずしも合理的であるとはいえない。
加えて，被告が算出した，被告製品の販売数量について上記推測値を用いた場合の被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率(別紙被告第５表のＧ欄記載の率)を，別表３のＥ欄記載の同占有率と比較してみても，格別大きな差異がないことからしても，上記算定の基礎となる被告製品の販売数量について，実際の販売数量によることが不合理であるとはいえず，被告の上記主張は採用の限りではない。
(ｃ)平成１８年４月以降の期間において，競合他社の製品を考慮
することの要否
原告は，平成１８年３月まで本件特許権を侵害するピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していたＯＥＭ３社が，同年４月以降は，原告からの製造委託を受けて原告製品としてピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造し，原告に販売することとなった結果，市場におけるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤は，原告製品と被告製品のみになったとして，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間については，上記(ｂ)のような原告製品の市場占有率を考慮するまでもなく，被告製品の販売数量の全量をもって，原告における原告製品の販売可能数量とみることができる旨主張する。
しかしながら，平成１８年４月以降の市場におけるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が原告製品と被告製品のみであったとの原告の主張は，これを認めるに足りる証拠がない。原告は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売してきた業者は，原告，被告のほかには，ＯＥＭ３社しかないことを当然の前提として上記のような主張をするが，そのような前提自体について，これを認めるに十分な証拠を提出しているとはいえない。
加えて，仮に原告の主張のとおり平成１８年４月以降の市場におけるピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が原告製品と被告製品のみであったとすれば，上記(ａ)及び(ｂ)の方法により算出した平成１８年４月１日以降の被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率は，１００％に近接した数値となってしかるべきであるのに，実際の上記数値は，別表３のＥ欄記載のとおり，例えば，平成１８年度については●（省略）●％，平成２０年度については●（省略）●％となっている。このような結果は，上記数値の算定が経済産業大臣への届出数量に基づく推測値を基礎とするものであることによる誤差の存在を考慮に入れたとしても，なお原告の上記主張とは符合しない結果ということができる。
したがって，原告の上記主張についても，これを採用することはできず，平成１８年４月以降の期間においても，原告製品の市場占有率を考慮して，その販売可能数量を算出する必要がある。ｂ以上によれば，被告製品の販売数量のうち，被告製品の販売がなければ競合他社の製品（競合品）が販売されていたものと考えられる数量を除いた，原告における原告製品の販売可能数量は，被告製品の販売数量に，上記ａ(ｂ)で算出した被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率を乗じて得られる数量とするのが相当である。
そして，平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの年度ごとの当該数量は，別表４のＣ欄記載の数量と認められる。
(イ)旧化審法による制限について
ａ被告は，原告は旧化審法３条及び４条に基づく手続を経ていないから，平成１５年４月１日から平成１６年１月８日までの間は，同法５条により，「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」（ビス体）及び「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）を含む原告製品を製造することはできなかったものであり，このことが，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」に当たるとして，上記期間に係る被告製品の販売数量に応じた額については原告の損害額から控除
されるべきである旨主張する
そこで，以下では，原告が平成１５年４月に原告製品の販売を開始するに当たり，原告製品に関して，旧化審法３条及び４条において必要とされる手続がとられていなかったとの事実が認められるか否かについて検討する。
ｂ旧化審法３条ないし５条は，次のように規定している。
(ａ)３条
「次に掲げる化学物質以外の化学物質（以下「新規化学物質」という。）を製造し，又は輸入しようとする者は，あらかじめ，厚生労働省令，経済産業省令，環境省令で定めるところにより，その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令，経済産業省令，環境省令で定める事項を厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。（以下，ただし書略）
一次条第三項（第五条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定により厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大
臣が公示した化学物質
二第一種特定化学物質
三第二種特定化学物質
四指定化学物質（第二十五条の規定により指定を取り消されたものを含む。）


五附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学
物質」
(ｂ)４条
「厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣は，前条の届出があつたときは，その届出を受理した日から三月以内に，その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成，性状等に関する知見に基づいて，その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し，その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
一第二条第二項各号の一に該当するもの
二第二条第三項各号の一に該当する疑いのあるもの（同項各号の一に該当するものを含む。第四項において同じ。）三第二条第二項各号に該当せず，かつ，同条第三項各号に
該当する疑いのないもの
四第一号又は第二号に該当するかどうか明らかでないもの２厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣は，前条の届出に係る新規化学物質が前項第四号に該当すると判定したときは，速やかに，その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて，その新規化学物質が同項第一号から第三号までのいずれに該当するかを判定し，その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
３厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣は，前二項の規定により前条の届出に係る新規化学物質第一項第三号に該当するものである旨の通知をしたときは，遅滞なく，その新規化学物質の名称を公示しなければならない。
４厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣は，第一項及び第二項の規定により前条の届出に係る新規化学物質が第二条第三項各号の一に該当する疑いのあるものである旨の通知をしたときは，遅滞なく，当該化学物質につき同条第四項の規定による指定をするものとする。
５，６省略」
(ｃ)５条
「第三条の届出をした者は，前条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質について同条第三項又は第四項に規定する通知を受けた後でなければ，その新規化学物質を製造し，又は輸入してはならない。(以下，省略)」
ｃ以上のような旧化審法３条ないし５条の規定によれば，同法３条の「新規化学物質」を製造しようとする者は，あらかじめ所定の事項を厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣に届け出て，厚生大臣らによる同法４条１項又は２項の判定を受け，同条３項又は４項に規定する通知を受けた後でなければ，当該「新規化学物質」を製造することができない。
そして，①「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」及び②「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」については，平成１６年１月９日の「厚生労働省，経済産業省，環境省告示第１号」(乙５５)において，旧化審法２条４項の規定に基づく「指定化学物質」として指定されたことに照らすならば，同日より前における上記各化学物質は，同法３条の「新規化学物質」に該当し，同法３条及び４条に基づく手続を経た者でなければ，これらを含有する製品を製造することはできなかったものといえる。
しかるところ，原告製品は，ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ジカルボジチオアート（上記①の化学物質と同じもの）を主要有効成分とするものであるところ(甲５，乙６８)，証拠（甲４６の１及び２）によれば，当該化学物質については，甲社が，厚労大臣らに対し，平成１４年１２月１８日付けの「新規化学物質製造届出書」をもって旧化審法３条に基づく新規化学物質としての届出を行ったこと，これに対し，厚労大臣らは，甲社に対し，平成１５年１月１５日付けの書面をもって，届出のあった新規化学物質（ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ジカルボジチオアート）について，同法４条１項に基づき，同項２号（同法２条３項各号の一に該当する疑いのあるもの）に該当すると判定した旨の通知をしたことが認められる。
そうすると，甲社は，上記化学物質について，旧化審法３条に基づく厚労大臣らに対する届出を行い，厚労大臣らによる同法４条１項の判定を受けて，同条４項に規定する通知を受けたものといえるから，甲社が平成１５年１月１５日以降に上記化学物質を主要有効成分とする原告製品を製造することは，旧化審法５条に抵触するものではない。
したがって，原告が平成１５年４月１日以降に甲社の製造に係る原告製品を販売することが，旧化審法上許されないものとはいえない。
ｄこの点，旧化審法の運用上，対象化学物質中に１％未満しか含有されない化学成分については，同法３条の「新規化学物質」としての届出は要しないものとされている（このような運用がされている事実については，争いがない。）ところ，被告は，乙６９に基づき，原告製品には，甲社による上記届出の対象となった「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ジカルボジチオアート」（ビス対）のほかに，「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）も１％以上含有されているとした上で，後者の化学成分については，甲社による旧化審法３条の届出はされていないから，甲社による上記届出の存在にかかわらず，原告は，旧化審法上，適法に原告製品を製造，販売することはできなかった旨主張する。そこで，乙６９が被告の上記主張の根拠となり得るものか否かについて検討するに，乙６９は，被告の油化事業本部技術統括部第二技術部長が，被告において入手したとされる原告製品（製品名「ＴＳ－２７５」につき３試料，「ＴＳ－３００」につき２試料の合計５試料）についてＨ－ＮＭＲ測定を行ったところ，いずれの試料１においても，ピペラジンジチオカルバミン酸カリウムのモノ体（すなわち，「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」）が１重量％以上存在することが判明した旨を報告し，当該測定に係るＨ－ＮＭＲチャートを添付した陳述書である。
１しかしながら，乙６９をみてもＨ－ＮＭＲ測定の対象とされた１原告製品の入手経路が明らかではなく，それらが真に原告製品であることを確認し得る裏付けとなる証拠も示されていないから，そもそも同号証に示された結果をもって原告製品のＨ－ＮＭＲ測定の１結果と断定することはできない。また，他に原告製品に「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）が１重量％以上含有されるとの事実を認めるに足りる証拠もない。
したがって，被告の上記主張は，その前提となる事実が認められないから，採用することができない。
ｅ以上によれば，旧化審法の規定による制限をもって，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」（特許法１０２条１項ただし書）に当たるとする被告の主張は理由がない。
(ウ)その他の事情について


被告は，特許法１０２条１項ただし書に当たるその他の事情として，①被告製品の代替品として，原告製品を含むピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤のみならず，非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が販売された可能性もあること，②ピペラジン系の製品が飛灰用重金属固定化処理剤として一定の市場を形成できたのは，被告による営業努力又は市場開拓によるものであること，③入札制度で納入業者が決定される飛灰用重金属固定化処理剤においては，製品が本件各発明の特許請求の範囲に含まれるかどうかが，需要者において納入業者を決定する際の動機付けとなるものではないことをそれぞれ指摘し，これらの諸事情を考慮すれば，別紙被告第６表の「Ｉ」記載の数量の少なくとも９０％については，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」がある旨主張する。
しかしながら，以下に述べるとおり，上記①ないし③の点に関して特許法１０２条１項ただし書の事情があるとする被告の主張は，いずれも採用することができない。
ａ被告の上記①の主張について
被告は，被告製品に代替するものとして，原告製品を含むピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤のみならず，非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が販売された可能性もあるという事実は，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」に当たる旨主張する。
しかしながら，非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤は，ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤とは異なる化学物質を有効成分とする製品であるから，そもそも，代替品に当たるものということはできない。また，仮に被告が主張するように非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が被告製品の代替品に当たるとしても，原告製品及び被告製品はいずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤であることに照らすならば，上記代替品の存在は，原告製品の販売についてのみならず，被告製品の販売についても同等に影響を及ぼす可能性のある事情であり，そのような原告製品及び被告製品の両製品にとって共通の事情の存在をもって，被告製品が現に販売可能であった数量について原告において原告製品を「販売することができないとする事情」に当たるということはできない。加えて，被告が主張するように，一部の廃棄物処理事業体による入札仕様書の記載のみから，被告製品の代替品として非ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が販売された可能性があるものと断定することは困難である。
したがって，被告の上記①の主張は，採用することができない。
ｂ被告の上記②の主張について
被告は，ピペラジン系の製品が，飛灰用重金属固定化処理剤として一定の市場を形成することができたのは，被告がその有する知見をもとに，工業的生産を開始するべく早期に旧化審法に基づく届出等を行ったこと，すなわち，被告の営業努力又は市場開拓によるものであり，この点は，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」として考慮されるべきである旨主張する。ここに被告が被告による営業努力又市場開拓として具体的に主張している事実は，他者に先行して，平成１４年６月１４日に「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）」（ビス体）について，同年８月１日に「カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート」（モノ体）について，それぞれ旧化審法３条に基づく届出を行い，そのことが，平成１６年１月９日の「厚生労働省，経済産業省，環境省告示第１号」(乙５５)において，上記各物質が旧化審法２条４項の規定に基づく「指定化学物質」として指定されるに至る契機となったというものである。
しかしながら，前記(イ)ｃで述べたとおり，原告製品の主要有効成分である「ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ジカルボジチオアート」（ビス対）については，甲社においても，平成１４年１２月１８日付けの「新規化学物質製造届出書」をもって旧化審法３条に基づく届出を行い，平成１５年１月１５日付けの書面をもって当該物質について同法４条１項の判定を受けて，同条４項に規定する通知を受けた事実があることからすると，被告の上記届出によって原告による原告製品の製造，販売が可能となったという関係にあるとはいえない。
また，被告が上記時期に上記届出を行ったことが，その後の飛灰用重金属固定化処理剤におけるピペラジン系の製品の市場形成に関して，いかなる意味を持ったのかについては，証拠上不明というほかない。
したがって，ピペラジン系の製品が飛灰用重金属固定化処理剤として一定の市場を形成できたのは，被告による営業努力又は市場開拓によるものと認めることはできないから，被告の上記②の主張も採用することができない。
ｃ被告の上記③主張について
被告は，飛灰用重金属固定化処理剤のように入札制度によって納入業者が決定される製品の場合，特許権の対象であること又は特許発明の奏する効果を有することが入札の条件とされると，入札価格が特許権者によりコントロールされることとなり，入札制度の目的が果たされなくなるから，そのようなことが入札の条件とされることはなく，飛灰用重金属固定化処理剤においては，その製品が本件各発明の技術的範囲に含まれるかどうかが，需要者において納入業者を決定する際の動機付けとなるものではないとして，このような事情が原告において原告製品を「販売することができないとする事情」となる旨主張する。
しかしながら，被告の上記主張からは，被告が述べる上記の事情が，なにゆえに，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」となるのが判然としないというべきであり，被告の上記主張は，そもそも特許法１０２条１項ただし書の事情についての主張として不十分なものというほかない。
また，仮に被告の上記主張の趣旨が飛灰用重金属固定化処理剤においては，ある製品が本件各発明の技術的範囲に含まれるかどうかが需要者において納入業者を決定する際の動機付けとならないことから，被告製品の販売がなかった場合でも，それに替わって，当然に本件各発明の技術的範囲に属するピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤が販売されたものとはいえず，代替品として，本件各発明の技術的範囲に属さない非ピペラジン系の製品が販売された可能性もある旨を主張する趣旨であるとすれば，そのような主張は，被告の上記①の主張と実質的に異ならないものというべきであるから，前記ａで述べたところが同様に当てはまるものといえる。したがって，いずれにしても被告の上記③の主張は採用することができない。
オ特許法１０２条１項の損害額（逸失利益）
以上のアないしエの各検討結果を総合すれば，平成１５年１月２４日から平成２１年９月３０日までの期間において，被告が被告製品を販売して本件特許権を侵害したことによって原告が受けた，特許法１０２条１項によって算定される損害額は，別表５記載のとおり，合計●（省略）●円と認められる。


(2)特許法１０２条３項の損害額（実施料相当額）についてア平成１５年４月１日から平成２１年９月３０日までの期間について(ア)原告は，上記期間における被告製品の販売によって原告が受けた損害について，特許法１０２条１項によって算定された損害額を請求するとともに，その中で，被告製品の販売数量のうち原告において「販売することができないとする事情」（同項ただし書）が認められる数量については，同条３項に基づく実施料相当額の損害額を請求できる旨主張する。
しかしながら，特許権者が特許権侵害行為により受けた損害について，特許法１０２条１項は，特許権侵害行為をした者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときは，その譲渡行為がなかったとすれば特許権者が自己の物を販売することによって得ることができた利益（逸失利益）の損害額の算定方式を定めた規定であって，特許権侵害行為を組成した物の譲渡行為がなかったという仮定を前提とした損害額の算定方式を示しているのに対し，同条３項は，特許発明の実施があったこと（例えば，特許発明の実施品である特許権侵害行為を組成した物の譲渡行為があったこと）を前提としてこれに対し特許権者が受けるべき実施料相当額の損害額の算定方式を定めた規定であって，両者は前提を異にする損害額の算定方式であり，また，同条１項による逸失利益の損害賠償を請求する特許権者が，その損害額算定の対象とした譲渡数量のうち，同項ただし書により特許権者が「販売することができないとする事情」に相当する数量として控除するものとされた分に対応する実施料相当額を請求し得ると解すると，特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益とともに，この逸失利益を超える額についてまで損害賠償を請求することを認めることになるが，このような事態を認めることは，妥当でないというべきである（知財高裁平成１８年９月２５日判決（平成１７年（ネ）第１００４７号）参照）。
これを本件についてみるに，原告は，被告製品の販売数量の全部を特許法１０２条１項の損害額算定の対象として同項による損害賠償を請求し，しかも，前記(1)ウ認定のとおり，その販売数量全部について原告製品を製造，販売する能力（実施能力）を有していたのであるから，原告において原告製品を「販売することができないとする事情」に相当する数量として控除すべき分については，同条３項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求することができないというべきである。したがって，原告の上記主張は採用することができず，原告の上記期間における被告製品の販売についての特許法１０２条３項に基づく実施料相当額の損害賠償請求は理由がない。
(イ)これに対し原告は，特許法１０２条３項は，自ら特許発明の実施をしていない特許権者においても実施料相当額の損害賠償請求を認めているのであるから，特許権侵害の数量が同条１項の適用を超える部分についてもまた同様の取扱いを認めるのでなければ整合性に欠ける旨主張する。
しかしながら，前記(ア)で示した解釈は，自己実施をしていない特許権者が特許法１０２条３項に基づいて実施料相当額の損害賠償を請求することや，自己実施をしている特許権者が特許権侵害行為により受けた損害について同項による損害額の算定方式のみを選択し，同項による損害賠償を請求すること，あるいは同条１項による損害賠償を請求するとともに，同項による損害額算定の対象としていない数量部分（同項ただし書による控除前の譲渡数量）に限って同条３項による実施料相当額の損害賠償を請求することを何ら否定するものではなく，原告が主張するような整合性を欠くものということはできない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ平成１５年１月２４日から同年３月３１日までの期間について(ア)上記期間においては，いまだ原告が原告製品の販売を行っていないことから，被告製品の販売によって原告が受けた損害として，特許法１０２条１項によって算定される逸失利益に係る損害を認めることはできないが，同法１０２条３項に基づく実施料相当額の損害を認めることはできるので，以下では，本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額について検討する。
(イ)本件各発明についての実施料率
本件各発明について，特許法１０２条３項の「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」（実施料相当額）を算定するに当たっては，原告による本件各発明の実施許諾の実例が存在しないため，現実の実施料率を参考として相当な実施料率を算定することはできない。
しかるところ，原告は，ＯＥＭ３社について，原告にもたらす経済的利益という意味では実質的には本件特許権の実施許諾先と異ならないなどとして，原告においてＯＥＭ３社が製造する原告製品を販売することによって得られる利益額の販売価格に対する割合をもって，上記実施料率算定の一つの指標となり得る旨主張する。
そこで検討するに，ＯＥＭ３社が原告製品の製造委託先となったのは，原告が，本件特許権の侵害品を自社製品として製造，販売していたＯＥＭ３社との間で和解交渉を行った結果，平成１８年４月以降は，ＯＥＭ３社が同一製品を原告からの製造委託により原告製品として製造，販売する旨の合意が成立したという経緯によるものであること（前記(1)イ(ウ)ｂ(ｂ)②），その後のＯＥＭ３社製原告製品に係る単位数量当たりの利益額の推移をみると，いずれの年度においても甲社製原告製品に係る当該利益額を大きく下回っていること（別表２－２及び２－３）などの事情にかんがみれば，ＯＥＭ３社が原告にもたらす経済的利益の実質に関する原告の上記主張にも一応の合理性を認めることができ，原告においてＯＥＭ３社が製造する原告製品を販売することによって得られる単位数量当たりの利益額の平均販売単価に対する割合をもって，相当な実施料率算定の指標とすることができるものというべきである。
そこで，平成１８年４月１日から平成２１年９月３０日までのＯＥＭ３社製原告製品の平均販売単価及び単位数量当たりの利益の額（別表２－３）に基づき，年度ごとの上記割合を算出すると，平成１８年度が約●（省略）●％，平成１９年度が約●（省略）●％，平成２０年度が約●（省略）●％，平成２１年度上半期が約●（省略）●％であることが認められる。


上記のとおり，ＯＥＭ３社製原告製品の単位数量当たりの利益額の平均販売単価に対する割合は，各年度によって異なるものであるところ，平成１５年１月２４日から同年３月３１日までの期間における被告製品の販売について妥当すべき本件各発明の実施料率については，当該期間に昀も近接した平成１８年度に係る上記割合(約●（省略）●％)を参考とし，加えて，本件各発明の内容，原告における本件各発明の実施状況，被告による侵害行為の態様等の本件に顕れた諸事情をも勘案すれば，●（省略）●％と認めるのが相当である。(ウ)特許法１０２条３項の損害額（実施料相当額）そこで，前記(イ)の実施料率に基づき，平成１５年１月２４日から同年３月３１日までの期間における被告製品の販売に係る実施料相当額の損害額を算定すると，上記期間における被告製品の販売数量●（省略）●㎏（別表１のＣ欄記載の数量）に，坂上鑑定書図表１及び２から認められる平成１５年１月１日から同年３月３１日までの期間における被告製品の平均販売単価●（省略）●円／㎏（●（省略）●等を含む被告製品の販売価額●（省略）●円を出荷販売数量●（省略）●㎏で除した値）を乗じ，これに更に実施料率●（省略）●％を乗じて得られる●（省略）●円となる（ただし，１円未満は切捨て）。
(3)弁護士費用について
本件事案の性質・内容，本件審理の経過等諸般の事情にかんがみれば，被告の本件特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は，５０００万円と認めるのが相当である。
(4)消滅時効について
ア被告は，原告の被告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について，被告が被告製品を販売した時点から順次時効期間が進行するとし，原告が本件訴えの提起をした平成１９年１月１５日の時点において，平成１５年１月２４日から平成１６年１月１５日までの間における被告製品の販売によって生じた損害に係る損害賠償請求権については，原告が「損害及び加害者」を知った時から３年が経過しているから，消滅時効が完成した旨主張する。
(ア)ところで，民法７２４条は，不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点につき，被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者を知った時」と規定するところ，ここにいう「損害及び加害者を知った時」とは，被害者等において，「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに，その可能な程度にこれを知った時を意味するもの」と解するのが相当である（昀高裁判所昭和４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７巻１０号１３７４頁参照）。そして，これを，本件のような物の製造，販売による特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権についてみると，被害者等に当たる特許権者としては，加害者による当該物の製造，販売という客観的事実を認識するのみならず，当該物が自己の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属することまで認識していなければ，加害者の当該行為が自己の特許権を侵害する不法行為であることを認識し得ず，ひいては，加害者に対して損害賠償請求権を行使することはできないものといえるから，特許権者において，「損害及び加害者を知った」といえるためには，加害者の製造，販売する物が被害者の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属することについてまで認識することが必要であると解される。以上を前提に検討するに，原告の主張によれば，原告において被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するとの確信を得た時期は，原告が平成１８年７月に被告製品のサンプルを現に入手し，その後これを分析してその結果を得た時点であるとされ，当該分析結果を記載した原告の実験担当者作成の「実験報告書」(甲５)にも，これに沿う記載部分がある。そして，被告製品が，その性格上，市場で一般に流通する商品ではなく，被告との取引関係のない第三者が必ずしも容易に入手し得るものとはいえないことからすると，被告製品を入手した時期に関する原告の上記主張が格別不自然なものということもできない。他方，上記平成１８年７月よりも前に，原告において，被告製品のサンプルを入手し，その分析結果を得ていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ)これに対し，被告は，静岡市廃棄物処理課が平成１６年１０月１日から同年１２月３１日までの契約期間に係る液体キレート（飛灰処理用重金属固定剤）の購入に当たって作成した入札仕様書（甲７の１）において，「薬品銘柄」欄に「ニューエポルバ８１０Ｓ」が挙げられるとともに，購入対象とされる薬剤について，「主成分がピペラジン系（有効成分３５％以上）のキレート剤」であることが条件の一つとされていることからすると，同年１０月１日以前から，被告がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していたことは市場関係者の間に広く知れ渡っていたものであり，原告においてもこれを当然認識していたはずである旨主張する。
しかしながら，甲７の１から直接認定し得るのは，静岡市廃棄物処理課が，上記入札仕様書を作成した時点において，被告が製造する「ニューエポルバ８１０Ｓ」を「主成分がピペラジン系（有効成分３５％以上）のキレート剤」の一つとして認識していたとの事実にすぎず，このことから直ちに被告がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していることが，本件訴えの提起日（平成１９年１月１５日）の３年前の平成１６年１月１４日の時点において，市場関係者の間に広く知れ渡っていたとの事実までもが認められるものとはいえず，ひいては，原告がこれを認識していたとの事実も認めることはできない。
このほかに，平成１６年１０月以前の時期に，被告がピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤を製造，販売していることが市場関係者の間に広く知れ渡っていたとの事実，あるいは，原告がこれを認識していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
イ以上の検討によれば，原告において被告製品が本件各発明の技術的範囲に属することを認識した時期であるとして主張する平成１８年７月より前の時点において，原告がそのことを認識していたとの事実を認めることはできず，そうすると，原告の被告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点について，上記平成１８年７月より前の時点とすることはできない。
したがって，平成１５年１月２４日から平成１６年１月１５日までの間における被告製品の販売によって生じた損害に係る原告の損害賠償請求権について消滅時効が完成したとの被告の主張は，理由がない。
(5)原告の損害額（まとめ）
以上によれば，被告による本件特許権侵害により被告が賠償すべき原告の損害額は，別表６記載のとおりの金額となる。


平成２３年８月１９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２２年（ワ）第５１１４号損害賠償等請求反訴事件
口頭弁論終結日平成２３年５月２３日
判                      決
東京都葛飾区＜以下略＞
反訴原   告                                 Ａ同訴訟   代理人   弁護士                                   矢島邦   茂
東京都渋谷区＜以下略＞
反訴被   告                                 エクスプローラーズ・ジャパン株式会社同訴訟   代理人   弁護士                                   山本隆   司同                                 井奈波     朋   子同                                 永田玲   子
主                      文
１反訴原告と反訴被告との間で，別紙反訴原告装置目録記載の装置は，反訴原告が著作権を有することを確認する。
２反訴原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを２５分し，その２３を反訴原告の負担とし，その余を反訴被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１主文１項同旨
２反訴被告は，別紙反訴被告装置目録記載の装置を用いてイベントへの出展等の事業を行ってはならない。
３反訴被告は，別紙反訴被告装置目録記載の装置を廃棄せよ。４反訴被告は，反訴原告に対し，１７１０万円及びこれに対するうち１３００万円につき平成２２年２月１６日から，うち４１０万円につき同年３月２０日から各支払済みに至るまで，年５分の割合による金員を支払え。５訴訟費用は反訴被告の負担とする。
６第４項につき仮執行宣言
第２事案の概要
本件は，別紙反訴原告装置目録記載の装置（以下「反訴原告装置」という。）の制作者である反訴原告が，別紙反訴被告装置目録記載の装置（以下「反訴被告装置」という。）を用いて，イベントへの出展等の事業を行っている反訴
被告に対し，
１反訴原告装置につき，反訴原告が著作権を有することの確認を求めるとと
もに，
２反訴被告が反訴被告装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは，(1)反訴原告装置についての反訴原告の著作権（複製権）及び著作者人格権（同一性保持権）の侵害に当たり，かつ，(2)反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して，反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為（不正競争防止法２条１項１号），(3)反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為（同法２条１項３号）及び(4)反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を，不正の利益を得る目的をもって使用する行為（同法２条１項７号）に当たると主張して，著作権法１１２条又は不正競争防止法３条に基づき，反訴被告装置を使用した前記事業の差止め及び反訴被告装置の
廃棄を求め，
３(1)①前記著作権（複製権）及び著作者人格権（同一性保持権）侵害を理由として，民法７０９条に基づき，又は②前記不正競争行為による反訴原告の営業上の利益の侵害を理由として，不正競争防止法４条に基づき，あるいは，③反訴被告の前記行為は，反訴原告と反訴被告との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に反するものであるとして，債務不履行責任に基づき，損害賠償金２０００万円のうち１０００万円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成２２年２月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，かつ，(2)反訴被告は，反訴原告が制作管理するウェブサイト上に別紙ウェブページ目録記載の文書（以下「本件注意書」という。）をアップロードしたことが，競争関係にある反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為（不正競争防止法２条１項１４号）に該当すると主張して，本件注意書の削除を求める仮処分命令を申し立て，同内容の仮処分決定を得たが，本件注意書は，反訴被告が前記２のとおり反訴原告の著作権及び著作者人格権を侵害する行為，不正競争行為又は秘密保持義務違反に及んだことをその内容とするものであり，虚偽の事実を流布するものではなく，反訴原告による本件注意書のアップロードは反訴被告に対する不正競争行為に該当するものではなかったから，前記仮処分決定は違法なものであると主張し，民法７０９条に基づき，損害賠償金７１０万円及びこれに対する内３００万円については前記反訴状送達日の翌日である平成２２年２月１６日から，内４１０万円については「訴変更の申立書（訴の拡張）」送達日の翌日である同年３月２０日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。１争いのない事実等（争いのない事実以外は，証拠等を末尾に記載する。）
(1)当事者等
ア反訴原告は，「東京スペースダンス」の名称でダンス公演，デザイン，自由体験展示等を行う集団を個人として主催する者である（甲１の１ないし３）。
イ反訴被告は，文化施設などのミュージアムマネージメント事業等を事業目的とする株式会社である（争いがない）。
(2)反訴原告及び反訴被告間の共同事業実施契約ア(ア)反訴原告と反訴被告は，平成２０年６月１日，反訴原告が従前「東京スペースダンス」において「スペースダンス・イン・ザ・チューブ」の名称で行っていた活動及び上記活動において「スペースチューブ」，「スペースチュービング」等の名称で使用されていた装置（以下「スペースチューブ」という。）の制作・活動・展示を，共同事業として実施することを内容とする契約（以下「本件契約」という。）を締結した（甲４）。
(イ)本件契約書の第６条（秘密保持）には，「各当事者は，本契約に関して相手方から提供された業務上，営業上または技術上の情報を秘密として保持し，相手方の書面による事前の承諾なしに本契約の目的外に使用しまたは第三者に漏洩もしくは開示してはならない。」との条項がある。
イ反訴被告は，平成２１年３月１０日付け内容証明郵便で，本件契約を解除する旨の通知書を発送し，上記通知書は，そのころ，反訴原告に到達した。反訴原告は，上記通知に対し，同年４月１日付けで，上記解除に異存はない旨回答した（甲６，７，弁論の全趣旨）。
(3)反訴被告による反訴被告装置を使用した事業の実施反訴被告は，本件契約を前記(2)イのとおり解除した後，「ＫｏｏＦｌｏ」（クーフロ）との名称を付した反訴被告装置をイベント会場にレンタルするなどの事業（以下「反訴被告事業」という。）を開始した（甲３，１１，乙１）。


なお，別紙反訴被告装置目録中のイメージ図は，反訴被告が，上記事業を開始した当初，その管理運営するウェブサイトにおいて，反訴被告装置を紹介するために掲載していたものであるが，その後，遅くとも平成２１年８月ころには，反訴被告は，反訴被告事業において，同目録中の写真に示された形状の反訴被告装置を使用するようになった（甲３，乙１，１５，反訴原告本人）。
(4)反訴原告による本件注意書の掲示
反訴原告は，平成２１年６月１０日ころ，反訴原告が制作管理する「ｔｏｋｙｏｓｐａｃｅｄａｎｃｅ東京スペースダンス」との名称のウェブサイト（以下「反訴原告ウェブサイト」という。）上に，「ご注意」「エクスプローラーズ・ジャパンによる不正行為について」と題して，本件注意書をアップロードした（甲１の１ないし３，２の１，２）。
(5)本件注意書に関する仮処分決定
ア反訴被告は，平成２１年６月２３日，反訴原告と反訴被告は反訴被告事業に関し競争関係にあるところ，本件注意書は，反訴被告が反訴原告の権利を侵害したとする点並びに本件契約の解除及び同解除後の経緯に関して述べた点につき，虚偽の事実を含むものであり，本件注意書のアップロードは，反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為（不正競争防止法２条１項１４号）に当たるとして，同法３条に基づく虚偽事実流布行為差止請求権を被保全権利として，本件注意書の削除を求める仮処分命令を当庁に対し申し立て（当庁平成２１年（ヨ）第２２０４０号仮処分命令申立事件），１５０万円の担保を立てた上で，同年７月１４日，本件注意書の削除を命ずる仮処分決定（以下「本件仮処分決定」という。）を受けた（甲１１，１２，弁論の全趣旨）。
イ反訴原告は，同月２２日ころ，本件注意書を反訴原告ウェブサイト上から削除した（甲１３）。
(6)本件訴訟の経緯
ア平成２１年８月５日，反訴原告の申立てにより，起訴命令の決定がされ，反訴被告は，同月２１日，本件仮処分決定に関し，反訴原告の反訴被告に対する損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めるとともに，反訴原告が反訴原告装置につき著作権を有しないことの確認等を求める訴訟（当庁平成２１年（ワ）第２９６２３号不正競争行為差止等請求事件）を提起した（甲１４，当裁判所に顕著）。
イ反訴原告は，平成２２年２月１０日，上記訴訟における反訴請求として本件訴訟を提起した（当裁判所に顕著）。
ウ反訴被告は，同年７月５日，前記アの本訴事件を全部取り下げ，反訴原告はこれに同意した（当裁判所に顕著）。
２争点
(1)反訴原告は，反訴原告装置につき著作権を有するか（反訴原告装置の著作物性の有無）。
(2)反訴被告装置は，反訴原告装置の著作権侵害（複製権侵害）又は著作者人格権侵害（同一性保持権侵害）に当たるか。
ア反訴被告装置は反訴原告装置を複製したものに当たるか（複製権侵害の成否）。
イ反訴被告装置は，反訴原告の意に反して反訴原告装置に改変を加えたものに当たるか（同一性保持権侵害の成否）。
(3)反訴被告事業は，反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して，反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか。
(4)反訴被告事業は，反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品である反訴被告装置を譲渡等のために展示する行為（同法２条１項３号）に該当するか。
(5)反訴被告事業は，反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を，不正の利益を得る目的をもって使用する行為（同法２条１項７号）に該当するか。
(6)本件契約に基づく秘密保持義務違反の成否
(7)前記(2)の著作権若しくは著作者人格権侵害，前記(3)ないし(5)の不正競争行為又は前記(6)の秘密保持義務違反に基づく損害の有無及びその額(8)本件仮処分決定の違法性の有無（本件注意書のアップロードが，反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為〔不正競争防止法２条１項１４号〕に該当するか。）
(9)本件仮処分決定による損害の有無及びその額
第３争点に対する当事者の主張
１反訴原告は，反訴原告装置につき著作権を有するか（反訴原告装置の著作物性の有無）（争点(1)）。
（反訴原告の主張）
(1)反訴原告装置
ア反訴原告装置は，別紙反訴原告装置目録記載のとおり，伸縮性と反発力のある繊維でできた２枚の布を合わせた筒状の布を本体部分とし，上記本体部分の中央が二重化されており，床からの高さを基本的には５０センチメートルないし１メートルとし，ロープを使用した吊り式によって空間に浮遊させて設置される装置である。なお，反訴原告装置が「閉じた空間」であることに対する恐怖感を緩和するため，反訴原告装置の入口部分に使用するロープを１本増やして，入口部分が三角形になるように設営することがある。
イ反訴原告装置の基本寸法は，縦（高さ）１．５メートル，横（長さ）３ないし９メートルであり，本体部分は長さ６メートルを標準としているが，会場のスペースに合わせて最大の長さを９メートルとすることもある。二重化されている部分は長さ３メートルを標準としている。ウ反訴原告装置は，東レの「素材番号：＃ＴＢ３４８８」を使用している。上記素材は，１２０キログラムの人間の体重まで支えることができる強度を有し，布の寸法に対し，上下左右方向に１．５倍に伸びる伸縮性をもつ。エ反訴原告装置は，左右と下からの強い反力をもたせることで，「浮遊を可能にする空間」を作り，「新しいバランス」を与える空間とするため，その中央において反訴原告装置を曲げる角度を３０度前後とし，ロープの設置角度を水平に対して３０度前後としている。さらに，反訴原告装置の左右端の角度を垂直に対し１０ないし３０度の角度で上方向に広がるように傾けて調整されている。
オなお，反訴被告は，反訴原告装置は空間の中で浮遊を体験できる装置であり，実用品であると主張するが，誤りである。


反訴原告装置は，そもそも，平成１２年にマサチューセッツ工科大学における展示のための美術作品として誕生し，平成１３年に国連本部において美術作品及び舞台装置として使用され，平成１６年に体験装置を兼ねるようになったものであって，単なる実用品ではない。また，反訴原告装置は，体験者のバランスを崩し，次に，抵抗せずに身体を反訴原告装置に委ねる者に，反訴原告装置に働く反力により新しいバランスを与え，そのバランスの取り方がうまければ「浮遊」することもでき，これらの一連の動作を通じて体験者に全身的な身体感覚を回復させることを最大の目的とする装置であり，この点に大きな社会的意義があるものであって，単なる浮遊体験を目的とする装置ではない。反訴原告装置は，展示のための美術作品であり，かつ，舞台装置なのであって，このような美術作品又は舞台装置が実用の世界に持ち込まれ，社会的意義のある体験装置として成功した希有の例なのである。
(2)反訴原告装置の創作的な特徴（著作物性）
ア空間装置としての創作性
スペースチューブは，反訴原告の独創的な空間構成力に基づいて，シンプルな形式において現実の空間に異次元空間を出現させることができる独自な空間装置として「表現」され，実際の空間装置として実現される。その創作的な表現の内容は，次のとおりである。
(ア)閉じた空間・やわらかい空間
反訴原告装置は，前記(1)アのとおり，２枚の布を合わせることにより「閉じた空間」とし，かつ，伸縮性・弾力性のある布を使用すること及びロープを使用して，床からの高さを５０センチメートルないし１メートルとして，空間に浮遊させて設置することにより，「やわらかい空間」として構成されている。
なお，反訴原告は，既存の空間装置の世界では「ヘビーで硬い空間」が圧倒的に多かったことに舞踏家として感覚的な違和感があったことから，「やわらかい空間」を芸術家の感性において選択したものであり，反訴原告装置が「やわらかい空間」であることは，上記の文化的理由に基づくものである。
(イ)浮遊を可能にする空間（宙吊り）
反訴原告装置は，左右と下からの強い反力を持たせて「浮遊を可能にする空間」とし，これによって「新しいバランス」を与え，「全身的な身体感覚の回復」を図るものである。反訴原告装置は，一般体験用に設置する場合，大人１人又は子供２ないし３人が装置内に入ったときにバランスの取り方次第で浮遊可能となるように布の張りを調整している。また，反訴原告装置は，筒状の布を二重化するのは，反力を確実に確保して「浮遊」を容易にするために行う措置である。
反訴被告は，宙吊りは「空間での浮遊」を体験させるための機能上不可避の形態であると主張するが，反訴原告は「全身的な身体感覚の回復」の精度を高めるための宙吊りとしたものであり，この点がまさに創作性にあふれているのである。
(ウ)見た目の日本的美しさを持つ空間
反訴原告装置は，見た目が美しいことを必須要件としている。反訴原告装置は，前記(1)エの布とロープの角度を調整するに当たり，入口付近と出口付近における上下のロープの張り方における「ずらし方」の微妙な調整により，神社の屋根や日本刀の曲線に似た，美しいくびれが発生するように調整されている。その結果，海外において，「空間の生け花」と称され，日本的な独特な表現であるとして評価されている。反訴原告装置の見た目の美しさ，体験者に「見たことがないもの」という印象を与える斬新さ及び反訴原告装置内に入ったときに体験者が感じる擬似的無重力環境という異次元空間の感覚が反訴原告装置の最大の特徴であり，このような独特な空間構成力によって，反訴原告装置は，国内外のどこにもない空間として成立している。
反訴原告は，「全身的な身体感覚の回復」の精度を高めるための調整の結果，反訴原告装置を，現在の構造及び床からの高さ（宙吊り）としているのであり，また，反訴原告装置のくびれをより容易に形成し，かつ，上記くびれにより生じる曲線を「神社や日本刀の曲線」により容易に似せやすくするために，二重構造を採用しているのであって，これらの選択は創作性にあふれたものである。
イその他の創作性
(ア)反訴原告装置の軽さ
反訴原告装置は，原則として全体の重量を３０キログラム以内に収めているところ，これにより，反訴原告装置は，既存の「ハードで重い体験装置」に対するカウンターカルチャーとしての価値も有している。
(イ)反訴原告装置の色
反訴原告は，体験者の心理的影響に配慮した結果，反訴原告装置につき白色を選択しており，上記選択には特別の意味がある。すなわち，反訴原告装置は「閉じた空間」であるため，体験者に特有の恐怖感を与える場合があるが，反訴原告は，白色に清潔感があること，装置内部から外部が透けて見え，体験者に恐怖心や不安感を与える可能性が一番低いことなどの理由から，白色を選択しているのであり，その意味において，まさに，当該選択は創作性にあふれているものである。
(ウ)大きさ等
反訴原告装置の長さは，反訴原告が，芸術家としての感性により選択したものであり，創作性にあふれたものである。また，反訴原告装置は，前記のとおり，まず体験者のバランスを奪うことを目的とするものであり，そのためには縫い目のない丸縫いが理想であるところ，反訴原告は，縫い目の数を減らし，理想とする丸縫いに近付かせるため，２枚の布を接ぎ合わせた形状を採用するに至ったものであり，この点には創作性がある。
(3)以上のとおり，反訴原告装置は，個人的感情と個人的センスが重要な役割を果たす作品として成立しており，世界初のものとして，世界中で非常に高い評価を得ているものであるから，反訴原告装置には著作物性が認められる。反訴原告は，反訴原告装置につき，①劇場等での「舞台装置」として，②科学館・美術館等での展示用の「美術作品」として，③子供たちを含む一般のための「体験装置（教育的教材）」として，著作権を有する。
（反訴被告の主張）
(1)反訴原告装置の著作物性
ア反訴原告装置の性質（実用品性）


反訴原告装置は，空間の中で浮遊を体験できる装置という目的及び機能を実現するため，①装置内の人間に反力を与えるべく，装置を弾力性のある布で筒状（空間）に構成し，②浮遊状態を作るために装置をロープで吊り上げて宙吊り状態にし，③布による反力を確保して浮遊を容易にするために，布を二重にしているものであり，実用品である。イ実用品における美的表現は，その実用性や機能から独立して存在しなければならないところ，次のウのとおり，反訴原告装置において，その実用性や機能から独立して存在する特徴はないから，反訴原告装置の表現上の特徴に創作性はなく，反訴原告装置に美術著作物性は認められない。ウすなわち，反訴原告装置の形態のうち表現上の特徴といえる点は下記の①ないし⑥のとおりであるが，これらはいずれも反訴原告装置の実用性・機能性からの帰結であり，創作性は認められない。
(ア)①本体部分と二重化部分からなること
本体部分の形態は，装置内の人間に反力を与えて「空間での浮遊」状態を作るために必要な形態であって，反訴原告装置の機能に不可避の形態である。また，二重化部分は，人の体重を支え，「布による反力を確保して浮遊を容易にするため」という機能に不可避の構造である。したがって，これらの点に創作性は認められない。
(イ)②本体部分は，中央部分が垂直方向にややくびれていること上記のくびれは，本体部分を宙吊りにするために，その四端をロープで固定することから必然的に生じるくびれである。そして，本体部分を宙吊りにすることは，「空間での浮遊」を体験させるという反訴原告装置の機能上不可避であるところ，複数のロープで本体部分の四端をそれぞれ別方向に引っ張って空中に固定することは，装置を宙吊りにするためのありふれた形態である。したがって，本体部分のくびれという形状は，上記の方法で装置を空中に固定することにより不可避的に生ずるものであるから，創作性は認められない。
(ウ)③二重化部分は，水平方向にややくびれていること二重化部分は，人の体重を支えて十分な反力を持たせるための構造であるから，本体部分を覆うように二重化部分を宙吊りにする必要がある。複数のロープで二重化部分の四端をそれぞれ別方向に引っ張って二重化部分を空中に固定することは，装置を宙吊りにするためのありふれた形態である。水平方向にややくびれるのは，四端をロープで固定することから必然的に生ずるくびれである（なお，垂直方向のくびれは，本体部分によって防止されている。）。したがって，二重化部分のくびれという形状には，創作性は認められない。
(エ)④白色であること
本体部分及び二重化部分はいずれも白色であるが，これは布地の元々の色であり，布地を安価に入手するため，染色前に一反丸ごと購入し，そのまま使用しているためにすぎない。また，そもそも白色というのはありふれた色であるから，その色に創作性は認められない。
(オ)⑤大きさ
反訴原告装置の長さは，人間が内部に入って「浮遊」を体験することができ，かつ，多くの博物館等に展示可能な汎用性のあるサイズとして決められたものであり，反訴原告装置の機能を果たすありふれたものである。また，反訴原告装置の幅は，布地を安価に入手するため，工場で生産された布地を一反丸ごと（１．５メートル幅，５０メートル尺）購入し，かつ，布地を最も簡便かつ安全に縫製するため，布地幅のサイズのまま２枚の布地を接ぎ合わせたことの結果にすぎない。したがって，これらの点に創作性は認められない。
(カ)⑥ロープ角度
反訴原告装置のロープ角度は，幅１．５メートルの筒状体を宙吊りにするために，その四端をそれぞれ別の方向に引っ張って，部屋のどこかに固定するという目的において制約されており，その制約条件の中でありふれたものであるから，創作性は認められない。
エまた，反訴原告は，反訴原告装置の創作的表現として，①「閉じた空間」になっていること，②「やわらかい空間」になっていること，③宙吊りになっていること，④二重構造になっていること，⑤見た目の日本的な美しさなどを挙げるが，①は，２枚の布地の両端を縫製しただけの縫製方法を採用した結果にすぎず，かつ，①ないし④は，いずれも，空間での浮遊を体験させるという反訴原告装置の機能上不可避の形態であり，また，⑤は，上記浮遊を確保するために，相当強い力で引っ張って装置を設営することから生じる「布の張り具合」から必然的にもたらされる結果にすぎないから，これらに創作性は認められない。
(2)したがって，反訴原告装置には著作物性がなく，反訴原告は，反訴原告装置につき著作権を有しない。
２反訴被告装置は反訴原告装置を複製したものに当たるか（争点(2)ア）。
（反訴原告の主張）
(1)依拠
反訴原告は，本件契約に基づき，共同事業の一環として，争点(1)の反訴原告の主張(1)で述べた反訴原告装置の形態（形状，大きさ，材質〔使用している素材〕，布とロープの取る角度等）を反訴被告代表者に開示したものであるところ，反訴被告装置は，①筒状の布を中央部分で二重にしたものであり，とりわけ，本体部分の中央を二重化しているものであって，②本体部分の寸法が円周３メートル，長さ６メートル，二重化部分の寸法が円周３メートル，長さ３メートルであり，③１．５倍に伸縮する繊維を材質として使用しており，④布とロープが取る角度に関し，反訴原告装置と見た目がそっくりであり，反訴原告装置と近い角度に設営されているものとみられるなど，反訴原告の開示した反訴原告装置と同じ形態を取るものであり，反訴原告が開示した反訴原告装置に関する前記情報を利用して作成されたものであることが明らかである。
(2)複製
前述のとおり，反訴被告装置は，「閉じた空間・やわらかい空間」として構成されていること及び宙吊りかつ二重構造であることという主要な点について反訴原告装置と共通している上，布とロープの取る角度，くびれ，「浮遊」が可能となる布の張り具合，色，大きさ，軽いことなど，反訴原告装置の創作的な特徴部分につき，そっくり又はそれに近いものとして構成されている。
なお，別紙反訴被告装置目録記載の写真によれば，反訴被告装置の入口は三角形に設営されているようであるが，反訴原告装置においても，入口部分を三角形に設営することがあることは前記のとおりである上，反訴被告装置は，中央部分の下部にロープが使用されておらず，中に入った体験者により空間の構造が決定付けられる「閉じた空間」であることには変わりないから，この点をもって，反訴原告装置と反訴被告装置が相違するということはできない。


また，反訴被告装置には，二重化部分の色，くびれの形状等において，反訴原告装置と微少な違いがあるが，これらは，反訴被告が，反訴原告装置を複製した上で，その発覚を避けるため，ごく一部の改変を加えたものにすぎない。
(3)以上のことからすれば，反訴被告装置が反訴原告装置を複製したものであることは明らかである。
（反訴被告の主張）
(1)反訴被告装置は反訴原告装置と同一性がないこと
ア本体部分及び二重化部分のくびれについて
反訴原告装置の本体部分及び二重化部分にはくびれが存在するのに対し，反訴被告装置の本体部分及び二重化部分には，このようなくびれは存在しない。反訴被告装置においても，布自体の重みや固定ポイントの位置関係により，本体部分又は二重化部分に変形が生じることはあるが，反訴被告装置は，想定する利用者の多くが子供であるため，布地の伸張性を損なわない範囲で穏やかな弾力を持つように設営されており，反訴原告装置のように四端を強く引っ張って設営しないので，反訴原告装置に見られるような緊張感のあるくびれは生じない。
なお，反訴被告は，完全な浮遊よりも安全性を優先するため，装置の下の床に比較的柔らかいマットを敷き，マットに足が触れる程度の高さと布地の張り具合でしか宙吊りにしておらず，この点でも反訴原告装置と反訴被告装置は相違する。
イ色について
反訴原告装置は本体部分及び二重化部分がすべて白色であるのに対し，反訴被告装置は，本体部分が白色，二重化部分が青色である。したがって，反訴原告装置と反訴被告装置は，この点について同一とはいえない。
ウロープ角度について
反訴原告は，反訴原告装置におけるロープ角度について，「水平に対して３０度前後」と主張するが，反訴原告装置のロープ角度がそのような角度であるとは到底思われない。反訴被告装置では，ロープの角度に特に決まりはなく，設置場所の固定ポイントの位置によりその都度変化するが，水平に対し３０度前後ではない。
エ「閉じた空間」について
反訴原告装置の本体部分は２枚の布地を張り合わせて構成され，横から見るとほとんどふくらみのない板状になっており，反訴原告は，上記形状を「閉じた空間」と呼んでいる。
これに対し，反訴被告は，反訴被告装置の設営に当たり，ロープを多く使用して中を広げ，入口と出口の双方をできるだけ大きく広げており，入口から出口まで「閉じないで」中が見えるオープンな形状としているのであって，反訴原告装置と反訴被告装置は，この点でも同一とはいえない。(2)以上のとおり，反訴原告装置と反訴被告装置には同一性がないから，反訴被告装置は反訴原告装置を複製したものではない。
３反訴被告装置は，反訴原告の意に反して反訴原告装置に改変を加えたものか（同一性保持権侵害の成否）（争点(2)イ）。
（反訴原告の主張）
反訴被告は，反訴原告装置を再製して反訴被告装置を制作するに当たり，二重化部分の色を変えるなど，反訴原告装置に対し改変を加えたが，これは，反訴原告の意に反するものであって，反訴被告の上記行為は，反訴原告装置に関する反訴原告の同一性保持権の侵害に当たる。
（反訴被告の主張）
反訴原告の主張は争う。
４反訴被告による反訴被告事業の実施は，反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して，反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか（争点(3)）。
（反訴原告の主張）
(1)反訴原告装置は，国内外の需要者の間に広く認識され，外務省，国連等にも認知されており，その世界における有名商品となっているのであり，反訴原告の周知商品等表示に該当する。このことは，反訴原告が，芸術と科学の共同作業を行うイギリスの大組織として有名なＡｒｔＯｓｐｈｅｒｅから，平成２３年から平成２６年までの間，反訴原告装置を使用したイベントにより，ヨーロッパの複数の文化都市を巡回するよう招待されていることや，平成２１年に日本の有名な建築家であるＢによる展示場において，反訴原告装置を使用したイベントを実施したことなどから明らかである。(2)反訴被告は，反訴被告装置を使用して，イベントへの出展等の事業を行っているところ，争点(2)アに関する反訴原告の主張で述べたとおり，反訴被告装置は反訴原告装置と同一のものであるから，反訴被告は，上記事業を行うことにより，反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせている。(3)したがって，反訴被告の行為は，不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に該当する。
（反訴被告の主張）
反訴原告の主張は否認し，争う。
５反訴被告による反訴被告事業の実施は，反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品である反訴被告装置を譲渡等のために展示する行為（不正競争防止法２条１項３号）に該当するか（争点(4)）。
（反訴原告の主張）
(1)不正競争防止法２条１項３号にいう「商品形態」とは，形状，模様，色彩，光沢の結合等の商品の有様をいうところ，反訴被告装置は，閉じた空間，やわらかい空間，宙吊り，二重構造，形状，くびれ，色，大きさ，ロープ角度等のすべての点において反訴原告装置と同一性が認められ，反訴被告装置が反訴原告装置を模倣したものであることは明らかである。(2)反訴原告装置は，その世界における有名作品であり，有名商品であるから，反訴原告装置が反訴原告の商品形態に当たることは明らかである。(3)反訴被告が，このような反訴被告装置を使用して，イベントへの出展等の事業を行うことは，不正競争防止法２条１項３号の不正競争行為に該当する。
なお，反訴原告が反訴原告装置を商品化する意思をもったのは，平成１６年におけるＪＡＸＡとの共同研究からであり，実際に反訴原告装置を「商品」として扱うようになったのは，本件契約締結時（平成２０年６月１日）からであり，その着手に至ったのは，同年７月のイベント実施時からである。したがって，反訴原告装置が「最初に販売された日」（同法１９条５項イ）は平成２０年７月であり，形態模倣禁止行為の適用は除外されない。
（反訴被告の主張）
反訴原告の主張は否認し，争う。
６反訴被告による反訴被告事業の実施は，反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を，不正の利益を得る目的をもって使用する行為（同法２条１項７号）に該当するか（争点(5)）。
（反訴原告の主張）
(1)反訴原告は，本件契約に基づき，下記内容の営業秘密を反訴被告に対し開示した。


ア反訴原告装置の長さ及び高さ
反訴原告装置の長さの基本は３メートルないし６メートル，最大で９メートルが妥当であり，高さは１．５メートル前後が妥当である。これは，体験者のバランス感覚をうまく開発し，その感覚をベースとして「浮遊」を可能にするために最適な長さ及び高さを検証した結果に基づく営業秘密である。この営業秘密を知らない者は，展示された反訴原告装置を見ても，上記寸法にする理由は分からず，反訴原告装置のように，「浮遊を可能にする空間」を作り出すことはできない。
イ布の強度と伸縮性
反訴原告装置に使用する布は，原則１２０キログラムの人間の体重まで支えることができる強度を持ち，布の原寸に対して約１．５倍に伸びる伸縮性を有するものである必要がある。現在，反訴原告装置に使用している布は，東レの素材番号＃ＴＢ３４８８であるが，展示されている反訴原告装置を見ただけでは，上記布が使用されていることは分からないし，仮に比較的簡単な解析により上記布が使用されていることが分かったとしても，上記布が使用されている理由までは分からないことである。
ウ布の張り具合
反訴原告装置は，原則として体重６０ないし７０キログラムの者が装置の中に入り，装置の中央で体がわずかに浮くか，ぎりぎりで床面に着くかのところで調整している。この張り具合の調整により，反訴原告装置に十分な反力を持たせることができ，１人の大人又は２ないし３人の子供が「浮遊」することが可能になるのであって，この調整が未熟であれば，装置そのものが破損してしまう。これは，公開されている反訴原告装置を見ただけでは分からないものである。
エ二重化構造
反訴原告装置は，反力を確保して「浮遊」を容易にしたい場合に布を二重化するものであるが，この二重化においても，上記ウの布の張り具合と同様に調整を要する。公開されている反訴原告装置を見ても，なぜ二重化する必要があるのか，なぜ二重化する部分は中央部分のみなのか，２枚の布の張り方の違いをどのように調整するのかという点を解析することはできない。
オ布及びロープの総重量
反訴原告装置は，その総重量を３０キログラム以内に収めている。これは，ロープが外れ，装置が体験者に倒れかかるなどした場合であっても，反訴原告装置の総重量が人間の体重より軽いため，大事に至る可能性が少ないという基本的安全性を確保するためであると同時に，既存のハードで重い体験装置に対するカウンターカルチャーとしての価値も有しているのであり，この点は公開されている反訴原告装置を見ただけでは分からないことである。
(2)上記情報の非公知性について
例えば，営業秘密に係る技術を利用した商品が市販されていたとしても，当該営業秘密を取得するために，解析に特殊な技術や相当な期間を要する場合には，商品を市販したことをもって，当該営業秘密が公知のものになるとはいえない。
反訴原告装置はイベント等で公開の場で展示されるものであるが，前記(1)のとおり，反訴原告装置の営業秘密は，簡単な解析により知ることができるものではないから，非公知のものである。
(3)反訴被告は，不正競業等の目的をもって，当該営業秘密を使用して反訴被告装置を作成し，これを反訴被告のイベント展開事業等に使用した。したがって，反訴被告の行為は，不正の利益を得る目的で反訴原告の営業秘密を使用する不正競争行為（不正競争防止法２条１項７号）に該当する。
（反訴被告の主張）
(1)反訴原告の主張は否認する。反訴原告が営業秘密であると主張する内容は，いずれも体験型の装置である反訴原告装置を見て触れて体験すれば，すべてその概要が判明するものであり，いずれも公知のものである。(2)反訴被告は，反訴被告装置を制作するに当たり，反訴原告の主張する営業秘密を使用したことはない。
７本件契約に基づく秘密保持義務違反の有無（争点(6)）
（反訴原告の主張）
(1)本件契約書第６条には，秘密保持義務の定めがあるところ，同契約書７条の２は，「前項の規定（有効期間の定め）にもかかわらず，前条（秘密保持）の規定は，有効に存続するものとする。」と定めており，本件契約が失効した後も，秘密保持義務が有効に存続するものされている。(2)上記秘密保持義務にもかかわらず，反訴被告は，本件契約解除後，争点(5)の反訴原告の主張のとおり，反訴原告の営業秘密を利用して反訴被告装置を作成し，反訴被告事業において使用しているのであり，これは，本件契約に基づく秘密保持義務に違反する行為に当たる。
（反訴被告の主張）
反訴原告の主張は争う。争点(5)の反訴被告の主張のとおり，反訴原告の挙げる情報は営業秘密に該当せず，かつ，反訴被告が当該情報を利用したこともない。
また，本件契約は解除されているのであるから，反訴被告が，本件契約に基づき反訴原告に対し秘密保持義務を負うこともない。
８著作権若しくは著作者人格権侵害，各不正競争行為又は秘密保持義務違反に
基づく損害の有無及びその額（争点(7)）
（反訴原告の主張）
(1)反訴原告装置は，外務省，国連ウガンダ事務所，宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ），日本宇宙少年団，未来工学研究所，地域交流センター等がその国内外のイベント実施を支援するという非常にブランド性の高いものであるところ，反訴被告の著作権若しくは著作者人格権侵害行為，各不正競争行為又は秘密保持義務違反により，関係者やクライアント候補者を混乱，誤解させ，反訴原告装置の「唯一性」という営業上の最大の価値が傷付けられた。(2)反訴原告は，反訴原告装置の利用許諾料を１か月当たり３００万円，反訴原告装置の譲渡承諾料を１件当たり１０００万円と定めているところ，これを基準とすれば，反訴被告の前記各行為により反訴原告の被った損害額は，少なく見積もっても２０００万円を下ることはない。
(3)反訴原告は，上記損害の一部請求として１０００万円を請求する。
（反訴被告の主張）
反訴原告の主張は争う。
９本件仮処分の違法性の有無（本件注意書のアップロードが，反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為に該当するか）（争点(8)）。
（反訴原告の主張）


(1)本件仮処分は，反訴原告が反訴原告ウェブサイトに本件注意書をアップロードしたことが，反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為（同法２条１項１４号）に当たるとして，反訴原告に，本件注意書の削除を命ずるものであるが，争点(1)ないし(6)に関する反訴原告の主張のとおり，反訴被告は，反訴原告の著作権若しくは著作者人格権を侵害し，又は不正競争行為若しくは債務不履行に当たる行為に及んでいるものであり，この点に関し，本件注意書の内容に虚偽の点はない。また，本件契約の解除の経緯についても虚偽の点はない。反訴原告が本件注意書をアップロードすることにより，反訴被告の違法行為を指摘し，差止め等を求めるとともに警告を発することは当然に許される行為である。
(2)したがって，本件注意書のアップロードは，反訴被告に対する不正競争行為に当たらず，本件仮処分は違法性を有する。
（反訴被告の主張）
(1)本件注意書が，反訴被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流
布する行為に該当すること
ア反訴原告と反訴被告は，それぞれ，伸縮性のある布地を天井等から吊り下げて設置する装置を用いて，イベント出展等の事業を行っているから，両者には競争関係が存在する。
イ本件注意書には，「エクスプローラーズ・ジャパン（以下ＥＪ）という会社が，私（Ａ）と東京スペースダンスの権利を侵害し，不正に受注しようとしています。」，「ＥＪには，スペースチューブを使用したイベントを実施する権利などありません。それがあるかのように偽っています。」，「現在私の手元にもある『Ｋｏｏｆｌｏ』のイラストについて・・（中略）・・これがスペースチューブからの盗作である」，「ＥＪによる著作権侵害の行為」，「不正な盗作である」，「スペースチューブは『先使用権』に守られた私と東京スペースダンスの権利である」との記載があるが，争点(1)及び(2)に関する反訴被告の主張のとおり，反訴原告装置につき反訴原告に著作権はなく，かつ，争点(3)ないし(6)に関する反訴被告の主張のとおり，反訴被告事業の実施は，反訴原告に対する不正競争行為又は債務不履行を構成するものでもないから，本件注意書の前記記載内容は虚偽のものである。なお，前記記載内容のうち，「『Ｋｏｏｆｌｏ』のイラスト」との記載部分をクリックすると，イラストが表示されるが，当該イラストは，反訴原告・反訴被告間の共同事業の一環として平成２０年１１月２７日に実施されたイベントの際，Ｃ氏が反訴被告の依頼を受けて撮影し，イラストに描き起こしたものであり，同氏が著作権を有するものであって，反訴被告は同氏から許諾を受けて上記イラストを使用しているものであるから，同イラストが反訴原告からの盗作であるとする点も虚偽である。また，本件注意書には，本件契約の解除の経緯に関し，「ＥＪは，既に，今年３月，『ぐんまこどもの国児童会館』に対し同様の不正行為を行いました。」，「ＥＪ単独では実施する権利がないにも拘らず，今回のケースと同様に，あるかのように館を欺きました。そして，ＥＪにとって都合のいい勝手な実施契約を結んでいました。私は撤回を求めましたが，ＥＪが聞き入れないため・・（後略）」，「ＥＪは逆に居直り，弁護士を立て私に脅しをかけてきた」，「アーティストを法律に無知と甘く見て弁護士を立て脅した」，「私の側で弁護士を立て・・（中略）・・契約を解除すると共に」，「ＥＪに対しては・・（中略）・・スペースチューブを『Ｋｏｏｆｌｏ』等の名称で偽装し不正な受注を図ることは許されないこと・・（中略）・・を，弁護士を通じて通告」との記載があるが，反訴原告は反訴被告が本件契約に基づき進めていた「ぐんまこどもの国児童会館」の企画につき，反訴被告が無断で進めたものなので中止するよう先方に申し入れるなどの業務妨害を行ったものであって，反訴被告は，これによって反訴原告に対する信頼を失い，反訴原告に対し，本件契約の解除を通知したものであるから，本件注意書の前記記載内容は虚偽である。ウ以上のとおり，本件注意書は，反訴被告が反訴原告の権利侵害行為等を繰り返しているなどと非難する内容のものであるが，これらの事実はいずれも客観的真実に反する虚偽のものである。また，これらの事実は，いずれも反訴被告装置又は反訴被告事業に関する反訴被告の信用を失わせるものであることが明らかである。
エ反訴原告は，このような内容の本件注意書を反訴原告ウェブサイトにアップロードして不特定多数の者が閲覧可能な状態においたものであり，これは「流布」（同法２条１項１４号）に該当する。
オしたがって，反訴原告の上記行為は，不正競争行為（同法２条１項１４号）に該当する。
(2)反訴被告は，反訴原告の行為が，以上のとおり不正競争行為（同法２条１項１４号）に該当するものであったことから，虚偽事実流布行為差止請求権（同法３条）に基づき本件仮処分命令を申し立て，同決定を受けたものであり，本件仮処分に違法な点はない。
１０本件仮処分決定による損害の有無及びその額（争点(9)）
（反訴原告の主張）
(1)合計６件のイベント見送りによる損害
反訴原告は，反訴被告との間の紛争が勃発した後，釧路市こども遊学館，島根県立三瓶自然館サヒメル，はまぎんこども宇宙科学館，財団法人東京都公園協会から各１件，ＮＰＯ法人地域交流センター（草加市役所，高野町役場）から２件のイベントの打診を受けたが，いずれも見送りとなっている。日本宇宙少年団，未来工学研究所，文化総合研究所等，反訴原告との間で既に信頼関係のある相手方との間では，現在も企画が継続的に検討されていることからすれば，前記６件のイベントが見送りとなった理由は，反訴原告ウェブサイトに一旦掲示された本件注意書が，本件仮処分決定により削除されたことにより，反訴原告と反訴被告との間の紛争を知って嫌気がさしたこと以外には考えられない。
反訴原告は，反訴原告装置によるイベント１件につき，会期７日間の予定で体験展示一式５０万円の収入を見込んでいたから，前記６件のイベントの見送りによる反訴原告の損害は３００万円である。


(2)千葉市科学館における反訴原告装置展示イベントのキャンセルによる損害ア千葉市科学館では，平成２２年１月に反訴原告装置の展示イベントが予定されていたが，平成２１年１０月ころ，延期が伝えられ，その理由につき，担当者から，「反訴原告の事業は反訴原告のオリジナルで，他のどこにもないとの宣伝だったので興味をもった。しかし，反訴原告のホームページに掲載された本件注意書により，反訴被告が同様の事業を展開していること及び反訴原告・反訴被告間に紛争があることを知った。反訴原告の主張が真実でなければ，反訴原告の事業は反訴被告に限らず他のどこでもできるものになるが，そのような種類のものを実施したいとは思わない。本件注意書は削除されたようだが，一度掲載したものを削除したのは，その内容が真実ではないからではないのか。その後も本件注意書が削除されたままのため，今回の企画の延期又は中止を考えることになった。」との理由を示唆された。
イ担当者からの上記示唆によれば，千葉市科学館におけるイベントのキャンセルは，本件仮処分に基づき本件注意書が削除されたことを直接の原因とするものであることが明らかである。
ウ反訴原告は，当該展示による収入として５０万円を見込んでいたから，上記キャンセルによる反訴原告の損害は５０万円である。(3)三重県いなべ市における反訴原告装置の展示イベントのキャンセルによ
る損害
ア三重県いなべ市では，平成２２年４月から平成２３年３月までの間，反訴原告装置の展示イベントの実施が内定していたが，担当者から，反訴原告装置の独自性が疑われるならば実施することができないとの理由を示唆され，本件注意書の掲載が再開されるまで様子を見るとして内定が取り消された。
イ担当者からの上記示唆によれば，当該展示イベントのキャンセルも，本件仮処分に基づき本件注意書が削除されたことを直接の原因とするものであることが明らかである。
ウ当該展示については，１年間で３６０万円の報酬が予定されていたから，当該キャンセルによる反訴原告の損害は３６０万円である。
（反訴被告の主張）
反訴原告の主張はいずれも争う。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（反訴原告は，反訴原告装置につき著作権を有するか。）について
(1)前提事実
後掲の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。ア反訴原告は，平成１３年ころ，伸縮性のある布を筒状になるように成形し，５ないし６本のロープを使用して，床面から浮かせた状態で固定することにより，筒状の布の中に人が入ったときに，左右方向及び下方向からの反力を体感することができる構造物を考案し，これを「スペースチューブ」等と名付け，反訴原告が個人として主催する「東京スペースダンス」の公演における舞台装置として使用し始めた（甲１の１ないし３，１１，１７，乙９，反訴原告本人）。
イ反訴原告は，上記「スペースチューブ」の中に入った人の体が左右方向及び下方向からの反力により支えられた状態となることを「浮遊」又は「無重力状態」などと呼び，平成１３年ころから，中に人が入り「浮遊」又は「無重力状態」を体験することで，全身的な身体感覚を回復することができる装置として，上記「スペースチューブ」をイベント等で展示するようになった（甲１の１ないし３，乙１５，２０，２３の１）。
ウ反訴原告装置の形状等
(ア)上記「スペースチューブ」は，中に入った人の体に働く反力の強さ，中に入ることに対する恐怖心の程度等の観点から，布の色，筒状になる布を何重に重ねるか，何か所をロープで固定するかなどの点で試行錯誤を経た上で，平成２０年ころ，別紙反訴原告装置目録記載のとおり，本体部分と，その中央部を覆う部分（以下「二重化部分」という。）から構成される形状となるに至った（乙２０，２３の１，反訴原告本人）。(イ)別紙反訴原告装置目録における写真中の反訴原告装置は，平成２１年７月から８月までの間，埼玉県川口市所在のイオンモールで，中に人が入ることのできる体験型展示物として展示されたものであるが（乙１５，反訴原告本人），反訴原告装置としては，人が中に入らない状態での展示物として主張するものである。
反訴原告装置は，①水平方向の幅最大９メートル，垂直方向の幅約１．５メートルの白色の布を２枚重ね合わせて，その上縁と下縁を接ぎ合わせ，左右端は開放して人が出入りできるようにした部分（本体部分）と，②本体部分の中央部分に，水平方向の幅３メートル，垂直方向の幅約１．５メートルの白色の布を本体部分を覆うように２枚重ね合わせて，その上縁と下縁を接ぎ合わせ，左右端は開放し，本体部分をこれに貫通させた部分（二重化部分）とを主要な構成とし，本体部分及び二重化部分の各左右端の上下隅をロープで引っ張ることにより，これを空間中に配置するものである。本体部分及び二重化部分とも，人が中に入らない状態では，布に膨らみがなく，平面的な構成となっている。本体部分を空間中に配置するに際しては，本体部分の左右端が垂直方向から１０ないし３０度傾いて下から上に布が広がっていくような形とするため，左右端の上隅と下隅につながれたロープの固定位置を前後にずらして固定し，さらに，二重化部分については，左右端の上下隅をロープで固定し，本体部分及び二重化部分の布の下辺が床面から５０センチメートルないし１メートル程度の高さとなるよう設置される。このロープでの固定により，本体部分の中央部分の幅が上下に引っ張られた左右端に比べて狭まるとともに（以下，上記のとおり本体部分の中央部分が狭まった形状となっていることを「くびれ」ともいう。），反訴原告装置全体が斜め上方向に強く引っ張られ，本体中央部分の上辺がやや下にくぼんだような反った形となり，装置全体として「く」の字に似た曲線を描いている。二重化部分もその四隅で上下斜め方向に引っ張られているが，その上辺の線はほぼ本体部分の上辺の線に沿う形となっている（乙１５，１８，２０，反訴原告本人）。


(ウ)反訴原告が，前記のとおり本体部分の布の左右端を固定する際に，左右端の上隅と下隅の固定位置をずらすことにより，反訴原告装置の左右端が垂直に対し１０ないし３０度に傾いて上方向に広がり，かつ，上辺部分が「く」の字に似た反った曲線を描くように調整しているのは，反訴原告装置が日本刀や神社の屋根の曲線に似た曲線を描くようにすることで，反訴原告装置に日本的美しさをもたせるためである（乙１５，反訴原告本人）。実際，反訴原告装置の本体部分の上辺（水平方向の部分）は，二重化部分を含めて全体が白色の同色で構成されているところから，二重化部分を含めて全体を一体の形状として把握することができ，神社の屋根の曲線を思わせるような形状となっており，また，本体部分の両端部分のそれぞれは，垂直に対してやや傾いて上方向に広がり，それが平面的な布で構成されているところから，上辺部分の反りと合わせて，日本刀の刃の先端部分を思わせるような形状となっている。
(2)検討
以上を前提に，反訴原告装置の著作物性について検討する。アそもそも，著作権法は，著作権の対象である著作物の意義について「思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」（著作権法２条１項１号）と規定しているのであって，当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には，当該作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方，思想，感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては，著作物に該当せず，同法による保護の対象とはならないとするものと解される。
イそこで検討すると，反訴原告装置は，前記第４の１(1)の前提事実でみたとおり，人が中に入り，布の反力によって体が支えられる状態を体験することができる装置として考案されたものである。反訴原告装置は体験装置として使用され，人が中に入った状態では，様々な形態をとるし，また，中に入った人は日常生活では感じることのできない感覚を味わうことができる。このように，反訴原告装置は，体験装置として独創的なものと考えられるが，反訴原告が本訴において著作物として主張するのは，上記のような動的な利用状況における創作性ではなく，反訴原告装置目録において示された静的な形状，構成（反訴原告装置）の創作性である。したがって，以下では，反訴原告装置目録において示された反訴原告装置の著作物性について検討する。
反訴原告は，反訴原告装置の創作性として，①「閉じた空間・やわらかい空間」であること，②「浮遊を可能にする空間（宙吊り）」であること，③「見た目の日本的美しさをもつ空間」であること，を主張する。この反訴原告の主張には，「閉じた空間・やわらかい空間」，「浮遊を可能にする空間（宙吊り）」，「見た目の日本的美しさをもつ空間」であることそのものを創作性の内容として主張する部分と，それらの主張を基礎付ける反訴原告装置の形状，構成の具体的な点を主張する部分の双方が含まれていると解されるので，以下では，この２つの部分を分けて検討することとする。
(ア)まず，反訴原告装置によって形成される空間の性質そのものの創作性を主張する部分について検討する。①の「閉じた空間・やわらかい空間」のうち「閉じた空間」とは，装置が使用されている際の人によって広げられていない部分の空間の性質を示すものであり，使用時において中に入った人によって開かれていくという構想は，反訴原告が反訴原告装置で実現しようとした，反訴原告装置によって構成された空間の性質に関する思想ないしアイデアである。著作物としての表現は，そのような思想ないしアイデアそのものではなく，それらが具体的に表現された反訴原告装置の形状，構成に即して把握すべきものであるから，「閉じた空間」という空間の性質を創作性の根拠とする反訴原告の主張は採用することができない。また，「やわらかい空間」とは，反訴原告装置の中に人が入った使用状態において，中に入った人が周囲の空間が固定的ではなく，自在に変形するものと感じられる空間であるという思想ないしアイデアであり，この点も反訴原告装置の創作性の根拠とすることはできない。次に，②の「浮遊を可能にする空間（宙吊り）」であることのうち，「浮遊を可能にする空間」であることは，反訴原告が本件において著作物であると主張する反訴原告装置そのものに表現されたものではなく，反訴原告装置の中に人が入ってこれが使用されたときに，中に入った人が浮遊していると感じる状態になることを示すものであり，反訴原告装置の機能を示すものである。したがって，これは反訴原告装置自体に表現されたものではない。したがって，これを反訴原告装置の創作性の根拠とする反訴原告の主張は採用することができない。また，「宙吊り」は，反訴原告装置の空間における配置を示すものであるが，それ自体では反訴原告装置が空間に存在するという抽象的な観念を示すものにすぎず，具体的な表現を示すものとはいえないから，この点も反訴原告装置の創作性の根拠とすることはできない。さらに，③の「日本的美しさをもつ空間」であることは，それ自体は，反訴原告の思想又はアイデアを示すものであって，創作性の根拠とはならない。(イ)次に，反訴原告が主張する，「閉じた空間・やわらかい空間」，「浮遊を可能にする空間（宙吊り）」，「日本的美しさをもつ空間」のそれぞれについて，反訴原告がそれらを基礎付けると主張する具体的な点について検討する。
ａ「閉じた空間・やわらかい空間」について
反訴原告は，２枚の布を合わせることにより「閉じた空間」としたことに創作性があると主張する。しかし，この２枚の布を合わせたという平面的な構成は特徴のある表現ということはできず，創作性を認めることはできない。
反訴原告は，伸縮性・弾力性のある布を使用し，ロープを使用して床からの高さを５０センチメートルないし１メートルとして，空間に浮遊させて設置することにより，「やわらかい空間」としたことに創作性があると主張する。このうち，「やわらかい空間」自体は思想又はアイデアにすぎないことは前記のとおりであり，伸縮性・弾力性のある布を使用していることは，実際に反訴原告装置が使用される際に機能を発揮する構成にすぎず，反訴原告装置の創作性を基礎付けるものとはいえない。
ｂ「浮遊を可能にする空間（宙吊り）」について
反訴原告は，左右と下からの強い反力を持たせて「浮遊を可能にする空間」とし，これによって「新しいバランス」を与え，「全身的な身体感覚の回復」を図るものであり，バランスの取り方次第で浮遊可能となるように布の張りを調整していると主張する。


しかし，浮遊を可能とすることや，新しいバランスを与えること，全身的な身体感覚の回復を図ることは，いずれも反訴原告装置の使用時における機能であって，反訴原告装置に表現されたものとはいえない。また，布の張り方自体は布の形状を形成し，その機能を発揮させるための方法にすぎず，そこに創作性を認めることはできない。「宙吊り」についても，装置の機能を発揮させるための構成であって，創作的表現と認めることはできない。
ｃ「見た目の日本的美しさをもつ空間」について
反訴原告は，ロープの「ずらし方」に創作性があると主張するが，それは，本体部分の布の形状を形成するための方法にすぎず，表現と認めることはできないし，張られたロープ自体の形状に創作性を認めることもできない。
しかし，反訴原告装置の前記(1)ウの形状，構成は，次に述べるとおり，創作性を基礎付ける要素となっているものと考えられる。
ｄ反訴原告装置の創作性
反訴原告装置の上辺部分の形状は本体部分及び二重化部分が一体となって，中央部分から両端部分にかけて反った形状として構成されており，神社の屋根を思わせる形状としての美観を与えている。さらに，反訴原告装置の左右両端部分は，垂直に対しやや傾いて上の方へ広がり，上辺の反りの部分と合わせて日本刀の刃先の部分を思わせる形状となっている。
反訴原告装置は，これらの点に独自の美的な要素を有しており，美術的な創作性を認めることができる。
ウなお，反訴原告は，前記の各点に加えて，反訴原告装置の軽さ，色，大きさ等を創作性のあるものと主張する。しかし，反訴原告装置の軽さは，素材の性質であって，反訴原告装置の創作物として鑑賞するときに，その創作性の対象として認識されるものではない。また，反訴原告装置の本体部分及び二重化部分が白色の素材で構成されていることについては，その色の選択について創作性を認めることはできない。原告は，恐怖感や不安感を低下させるために色の選択をしているのであって，当該選択には創作性があると主張するが，それは反訴原告装置の使用時にその機能を十分発揮させるための色の選択の根拠を述べるのみであって，反訴原告装置自体の創作性の根拠となるものではない。さらに，反訴原告は反訴原告装置の大きさにも創作性があると主張する。しかし，反訴原告が大きさについての選択の根拠として挙げる反訴原告の芸術家としての感性については，その具体的な内容が不明であり，そこから創作性を根拠付けることはできない。このほか，反訴原告は２枚の布を接ぎ合わせた形状についても主張するが，そこに製法としての特殊性があるとしても，それが反訴原告装置の創作性を根拠付けるものとはいえない。
また，反訴原告本人は，反訴原告本人尋問において，反訴原告装置の上辺中央付近が１本のロープにより斜め上方向に向かって引っ張られており，これにより，反訴原告装置は後方に向かって曲がった形状となっているところ，上記曲線も反訴原告装置の創作性を基礎付ける要素を構成する旨の供述をするが，本件において反訴原告が反訴原告装置として特定する別紙反訴原告装置目録図面には，反訴原告装置の中央付近を引っ張るロープは記載されておらず，反訴原告本人のいう「曲線」の具体的形状が明らかではない上，上記曲線が反訴原告装置の創作性を基礎付けることになる具体的理由も主張されていないのであって，この点を反訴原告装置の創作性を基礎付ける要素に当たるとみることはできない。
エしたがって，反訴原告装置は，前記イｄでみた点における限りで創作性があるものとして，著作物性が認められ，反訴原告は，反訴原告装置の制作者として反訴原告装置について著作権を有する。
オこの点に関し，反訴被告は，反訴原告装置は実用品であって，著作物として保護されるためには，その機能性又は実用性から独立した美的創作性を有することを要するが，反訴原告装置の表現上の特徴として挙げることのできる点は，いずれも機能性又は実用性からの帰結にすぎないと主張する。
確かに，前記のとおり，反訴原告装置は人が中に入り反力を体験することができる装置として考案されたものであり，この意味で実用性を有するものということができる。しかし，前記第４の１(1)前提事実ウでみた反訴原告装置の制作過程に照らすと，反訴原告装置は，各別にその形態（傾き，くびれ，曲線等）を調整して制作されるものと認められ，画一的かつ機械的な大量生産を予定しているものではないということができる上，反訴原告装置の具体的表現のうち，創作性が認められる部分は，反訴原告装置の機能又は目的から不可避の結果として生じたものではなく，その表現に選択の幅が認められるものであって，前記１ウ(ウ)のとおり，反訴原告自身が「日本的な美しさ」を表現するためにそのような形状を選択している旨述べるなど，美的表現の追求の結果として生じたものとみることができるものであるから，反訴被告の主張は当たらず，前記エの認定は左右されない。
２争点(2)ア（反訴被告装置は反訴原告装置を複製したものに当たるか）につ
いて
反訴被告装置についてみると，甲３，１１，乙１，１５，１８，２０及び弁論の全趣旨によれば，反訴被告装置は，別紙反訴被告装置目録記載のとおりであり，水平方向の幅６メートルの伸縮性と反発力のある繊維でできた筒状となる布で構成され，左右端は開放して人が出入りできるものであり，本体部分の中央部分に本体部分を覆うように設けられた水平方向の幅約３メートルの二重化部分が存在し，ロープを使用して天井から吊り下げるとともに，布の下端を床面から引っ張ることにより，空中に浮かせて設置するものである点において，反訴原告装置と共通する。
しかし，反訴被告装置は，別紙反訴被告目録中の写真又はイメージ図のとおりの形状のものであり，本体部分の両端部分は，それぞれ，上部に１本，下部に２本のロープを使用し，引っ張って固定することにより，下部を底辺とする三角形状に開いた形状の開口部となっており，また，正面から見た時の両端の線はほぼ垂直であって，下から上へ向かって布が広がっていくような形状とはなっていない。さらに，その上辺部分には，反訴原告装置のような明確な反りは見られない。加えて，本体部分は白色の布が使用されているのに対し，二重化部分については青色の布が使用されていることにより，本体部分の形状が二重化部分を挟んで２つの部分に分かれて観察され，本体部分の上辺を一体の形状として把握することを困難にしている。以上の反訴被告装置の形状，構成からは，装置の上辺部分について神社の屋根のような美観を感じとることはできない。また，反訴被告装置の両端部分は，開口部が三角形の形状となっていること，正面から見た時に布が上へ向かって広がっていくような形状ではなく，両端線はほぼ垂直の線となっていること及び上辺部分に反りがみられないことから，日本刀の刃先を思わせるような形状とは見られない。


したがって，反訴被告装置は，反訴原告装置の創作性の認められる部分（上辺部分の神社の屋根のような美観及び両端部分の日本刀の刃先のような美観の部分）において，これと異なっており，反訴被告装置は反訴原告装置を複製したものとは認められない。
反訴原告は，反訴被告装置は，「閉じた空間・やわらかい空間」として構成されていること及び宙吊りかつ二重構造であることという主要な点で反訴原告装置と共通している上，布とロープのとる角度，くびれ，「浮遊」が可能となる布の張り具合，色，大きさ，軽いことなど，反訴原告装置の創作的な特徴部分につき，そっくりであるなどと主張するが，反訴原告装置に創作性が認められる部分は，前記のとおり，その上辺部分の神社の屋根を思わせる形状，上辺部分及び両端部分から構成される日本刀の刃先を思わせる形状であって，原告が主張する部分のうち上記の限度で創作性を認めることができるにすぎない。したがって，その余の原告の主張は理由がない。また，反訴原告は，反訴被告装置の布の両端が開いた形状になっていることに関し，反訴原告装置においても，入り口部分を三角形に設営することがあるし，両端が開いた形状でも閉じた空間に変わりはないと主張する。しかし，本件において，具体的に特定された反訴原告装置においては，布が両端部分においても重なったままの状態（平面的な構成）となっていることは前記認定のとおりであり，そのことにより，原告が創作性の根拠として主張する日本刀の刃先を思わせるような形状が形成されているのであるから，反訴原告が反訴原告装置として特定していない形状についての侵害を認めることはできない。また閉じた空間か否かは思想又はアイデアにすぎないことは前記のとおりであるから，この点についての反訴原告の主張も理由がない。したがって，反訴被告装置は反訴原告装置を複製したものには当たらない。３争点(2)イ（同一性保持権侵害の成否）について反訴被告装置は，上辺部分に反りが見られず，青色の二重化部分により本体部分が分断されたように見える構成であること，両端部分が三角形状に開口され，正面から見た時にほぼ垂直に構成されたものであることから，反訴原告装置の表現の本質的特徴を直接感得することができず，反訴被告装置は反訴原告の同一性保持権を侵害するものには当たらない。
４争点(3)（反訴被告事業は，反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して，反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為〔不正競争防止法２条１項１号〕に該当するか。）について(1)前記２（争点(2)アに関する当裁判所の判断）でみたとおり，反訴原告装置と反訴被告装置は，その色，曲線やくびれの形状，布の形状等，その外観の主要な点において相違しており，上記相違点が存在することにより，各装置から受ける印象は相当異なるものであることが認められるのであるから，反訴被告装置を使用して反訴被告業務等を行うことをもって，反訴原告装置と同一又は類似のものを使用し，反訴原告の営業と混同を生じさせる行為に当たるということはできない。
(2)したがって，その余の点について検討するまでもなく，反訴被告事業は不正競争防止法２条１項１号にいう不正競争行為には該当しない。５争点(4)（反訴被告事業は，反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品である反訴被告装置を譲渡等のために展示する行為〔同法２条１項３号〕に該当するか。）について
(1)前記２（争点(2)アに関する当裁判所の判断）及び前記４（争点(3)に関する当裁判所の判断）でみたとおり，反訴原告装置及び反訴被告装置は，その外観の主要な点において相違していることが認められるのであるから，反訴被告装置は，反訴原告装置を模倣したものには当たらない。(2)したがって，その余の点について検討するまでもなく，反訴被告事業は不正競争防止法２条１項３号にいう不正競争行為には該当しない。６争点(5)（反訴被告事業は，反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を，不正の利益を得る目的をもって使用する行為〔同法２条１項７号〕に該当するか。）について
(1)不正競争防止法において「営業秘密」とは，秘密として管理されている生産方法，販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって，公然と知られていないものをいうところ（不正競争防止法２条６項），反訴原告装置が，平成２１年７月から８月までの間，埼玉県川口市所在のイオンモールで，中に人が入ることのできる体験型装置として展示されたものであることは，前記第４の１(1)ウでみたとおりである。そして，反訴原告が営業秘密であると主張する反訴原告装置に関する情報（①反訴原告装置の長さ及び高さ，②布の強度と伸縮性，③布の張り具合，④二重化構造，⑤布及びロープの総重量）は，いずれも，その性質上，展示されている反訴原告製品の中に入り，又はこれに触れ，あるいは外部から観察した者が容易に認識し得る情報であるということができる。そうすると，反訴原告が営業秘密であると主張する前記情報は，反訴原告装置が前記のとおり展示されたことにより，非公知性を欠くに至ったものというべきである。なお，反訴原告は，反訴原告装置が上記①ないし⑤の構造を採っている理由又は文化的意義も反訴原告の営業秘密に該当すると主張するが，反訴原告装置の制作等に当たり，技術上有用となるのは，前記①ないし⑤の構造に係る情報であって，これらの構造を採っている理由又は文化的意義は，その背景事情にすぎないものというべきであるから，これらの点が反訴原告の営業秘密に該当するということはできない。
(2)したがって，反訴原告の列挙する反訴原告装置に関する情報は，いずれも営業秘密に該当しないから，その余の点について検討するまでもなく，反訴被告による反訴被告事業の実施は不正競争防止法２条１項７号にいう不正競争行為に該当しない。
７争点(6)（本件契約に基づく秘密保持義務違反の成否）について本件契約書６条においては，反訴被告は反訴原告から提供された技術上の情報を本契約外の目的に使用しないこととされている。同条に定める技術上の情報の範囲については，本件契約書上必ずしも明らかではないが，同条の「秘密として保持し」の文言からみて，非公知の情報に限定する趣旨と解される。そして，前記６（争点(5)に関する当裁判所の判断）でみたとおり，反訴原告が営業秘密に当たると主張する反訴原告装置に関する情報は，いずれもその情報が非公知ではないとの理由で不正競争防止法２条６項に定める営業秘密に該当しないものであるから，同様の理由により，反訴原告が反訴被告に開示した技術的事項に非公知性は認められず，反訴被告に本契約書６条に定める秘密保持義務違反は認められない。
８小括