ａそうであるところ，前記のとおり，Ａ学校は，大阪市内から同校へ行くためには少なくとも１時間３０分を要するため，同校において日常的に大阪市内の小中学校等に在籍する児童生徒やその保護者，教員等からの相談等を受け付けることや，地域の小中学校の教職員を招いて頻繁に研修会等を開催することは難しいと考えられることからすれば，同校において地域の病弱教育のセンター的機能を十分に発揮することには困難が伴うものと考えられる。実際，前記認定事実によれば，Ａ学校においては，平成１８年以降，一度もその教員を大阪市内の小中学校等に派遣したことはなく，また，他校の教職員等や児童生徒・保護者を対象とした研修会，学校見学会及び夏期体験学習会等を年数回行う以外には，特に地域の小中学校への支援が行われていなかったことが窺われ，Ａ学校が果たしてきた地域の病弱教育のセンターとしての機能は，限定的なものにとどまっていたといえる。なお，原告らは，Ａ学校においては，毎年５０件程度の教育相談があり，そのうち２０件程度がＡ学校への入学に至っていた旨主張し，これをもってＡ学校においては十分な地域の病弱教育のセンター的機能を果たしていた旨主張するが，当該事実を裏付ける証拠は見当たらない上，原告ら

の主張によっても，あくまでＡ学校に転入学を希望する児童生徒やその保護者を対象として，同校の学校案内として行われてきたものにすぎず，地域全体の特別支援教育のレベルアップを図るという地域の病弱教育のセンター的機能の発現として行われたものであると認めることはできないから，原告らの上記主張は採用することができない。ｂ一方，Ｂ学校は，大阪市内に位置しているため，病弱教育のセンターとしての活動を行うことは，Ａ学校との対比において格段に容易であると考えられる。
実際にも，前記認定事実によれば，Ｂ学校においては，もともと，病弱教育機能の移管前から，肢体不自由者を対象とする養護学校として，大阪市内の小学校及び中学校から相談を受け，養護学級に在籍する児童生徒の指導方法や指導内容についての助言を行ったり，校内研修において障害のある児童生徒の理解等についての講話を行うなどの活動を行ったりしてきたというのである。そして，病弱教育機能の移管後は，随時大阪市内の小中学校の病弱・身体虚弱学級や院内学級からの病弱教育に関する相談を受け付け，指導助言等を行うこととし，また，地域の小中学校の教員等を対象とする研修会を年７回から８回程度行っているというのであり（なお，原告らは，当該研修会はほとんどが病弱教育に関連しない事項について行われており，病弱教育に関するものはごくわずかである旨主張するが，平成２１年度に実施された研修会のテーマ等をみると（弁論の全趣旨），いずれも病弱教育の向上に資する内容であることが窺われ，専ら病弱教育に関連しない事項についての研修が行われているという事実を認めるに足りる証拠もなく，上記主張は採用することができない。），大阪市内の病弱機能のセンターとしての機能の向上が図られているということができる。さらに，Ｂ学校においては，病弱教育機能移管後の平成２１年度以降，

小中学校の病弱・身体虚弱学級や院内学級に対して具体的な指導助言を行う際，学識経験者，医師，臨床心理士，看護師等からなる専門家チームの派遣の要請が可能な体制が整備され，また，臨床心理士の派遣も可能になり，頻繁に臨床心理士の派遣を受けて指導・助言等を受けているというのであって，このような専門家の協力により，より充実した病弱教育を実現し，また，地域の小中学校への教育的支援をより効果的に行うことが可能となるものと考えられる。なお，このような専門家の教育支援への協力体制の拡充は，協力者会議最終報告において，専門性に根ざした教育支援を重要なものとして位置付けていることにも沿うものであり，このような意味でも意義を有するものということができる。さらに，Ｂ学校においては，Ａ学校が行っていた病院内児童に対する訪問教育を引き継いで実施しているところ，移管後は，従来対象となっていた病院に加え，多くの病院が新たに訪問教育の対象に加えられたというのである。
以上のような随時の教育相談の受付や多数の研修会の開催，専門家の派遣の受付及び訪問教育の対象病院の拡大等は，遠隔地に所在するＡ学校においては困難であると考えられ，上記のようなＢ学校の立地条件により初めて可能となったものということができる。ｃ以上のとおり，上記のようなＢ学校の立地条件等の優位性やその実績等に鑑みれば，本件改正条例の制定時点において，Ｂ学校に病弱教育機能を移管した場合に，同学校がＡ学校において行われていたよりも充実した病弱教育のセンターとしての機能を果たし得ると判断することには，合理性が認められる。
エその他の事情について
さらに，Ａ学校については，周囲に住宅等がなく，人気がないため，養教審の答申においても指摘されていたとおり，児童生徒の安全面で不安が

あったことが窺われること（乙１６，弁論の全趣旨），また，Ａ学校の在籍者数は減少傾向にあったこと（前記認定事実。なお，原告らは，Ａ学校の在籍者数が減少していたのは，被告が意図的にＡ学校の入学者数を制限していたためである旨主張するが，これを裏付ける証拠はなく，採用することができない。）等の事情に鑑みれば，Ａ学校を廃止し，Ｂ学校に病弱教育機能を移管させる旨の被告の判断は，教育上の施策として一定の合理性を有するということができる。
以上に加え，前記認定事実のとおり，平成１８年法律第８０号による学校教育法の改正及び特別支援教育に係る規定の整備の前提とされた協力者会議最終報告，中央教育審議会の答申，さらには養教審の答申において，障害の種別を超えた特別支援学校の構想の検討の必要性が指摘されていたところ，もともと肢体不自由者を対象としていたＢ学校に新たに病弱教育機能を移管することにより，複数の障害をあわせた総合特別支援学校を創設することを可能にするものであって，このような意味でも本件改正条例によるＡ学校の廃止及び病弱教育機能のＢ学校への移管は，学校教育法の趣旨に沿うものであるということができる（乙１２）。
オまとめ
以上からすれば，Ａ学校の病弱教育機能をＢ学校に移管することとした被告の判断は，Ａ学校において医療との連携が十分に取れていなかったことや，地元の小中学校への復帰も果たせていなかったこと等の問題点を克服し，大阪市内の病弱教育機能のセンター的機能の充実を実現するとの目的に沿うものである。加えて，Ａ学校の安全面での問題や在籍者数の減少等の事情にも鑑みると，Ａ学校の病弱教育機能をＢ学校に移管することとした被告の判断は，学校教育法の趣旨に沿う合理的なものであるということができる。
(4)代替措置の適切さについて

次に，Ａ学校の廃止及びＢ学校への移管が，原告児童生徒らを含むＡ学校に在学する児童生徒を始め大阪市の区域内に住所を有する児童生徒等の特別支援教育に係る利益を著しく侵害するといえるか否かについて検討する。
ア検討


(ｱ)前記認定事実によれば，Ｂ学校の病弱教育部門においては，病弱者に該当する児童生徒に対する教育内容について，基本的にＡ学校での教育課程を引き継ぐこととされ，Ａ学校と同様の授業時間数や時間割等が策定されているということであり，また，Ｂ学校においては，個々の児童生徒に対する個別の指導計画・支援計画等が作成されることとされたが，Ａ学校から転入する児童生徒の指導計画・支援計画等については，Ａ学校で作成されていたものについてそのまま変更されることなく引き継がれることとされたというのである。そして，Ａ学校からＢ学校への病弱教育機能の移管に先立ち，両学校の教育課程の引継ぎが行われ，その上で，上記教育課程が実施されている。また，Ａ学校で行われていた自立活動に関しても，Ａ学校と同様，年間を通じて週５時間実施し，その内容についても基本的にＡ学校において実施していた内容を引き継いでおり，具体的には，病種にとらわれない諸活動としては，身体活動，創作活動，パソコン及び演劇等を行うこととされ，病種ごとの自立活動については，Ａ学校では「肥満グループ」と「他病種グループ」の２グループに分けて実施していたところを「肥満」「喘息・アトピー」「心身症・虚弱」「心疾患・てんかん」の４グループに分け，グループごとに教職員が指導計画を作成し，１か月２０時間の自立活動のうち２時間をこれに充てているというのである。以上からすれば，Ｂ学校の病弱教育部門においては，Ａ学校において行われていた教育内容と比較しても遜色ない内容の教育が実施できているということができ，これを覆すに足りる証拠はない。

また，前記認定事実によれば，Ｂ学校への病弱教育機能の移管に伴い，Ａ学校の教職員の多くがＢ学校の病弱教育部門に配置されたということであり，これにより，従来のＡ学校における実績を活かし，Ｂ学校においても病弱教育の専門性を維持することが可能となるほか，Ａ学校からＢ学校の病弱教育部門に転入する児童生徒の精神的・身体的ケアについて，十分な配慮をすることが可能となるということができる。さらに，Ｂ学校への病弱教育機能の移管前後においては，Ａ学校の校医等により，Ｂ学校の教員等に対する病弱教育の研修が行われるなどし，専門性の向上・維持が図られ，病弱部門の児童生徒に対し，専門性に基づいた教育を行うことができる体制が整えられたということができる。以上からすれば，Ｂ学校においても，Ａ学校における病弱教育の専門性を維持し，病弱児童生徒に対する適切な対応や精神的・身体的ケアをすることが可能な状況にあるものということができ，これを覆すに足りる証拠はない。(ｲ)次に，Ｂ学校の設備についてみると，前記認定事実によれば，同校には，もともとプールや体育館も整備されており，また，病弱教育部門の設置に当たり，改修工事を行い，教室等が整備され，また，教育学習用の畑等も設けられたことが認められ，Ａ学校に在学している児童生徒の人数も併せ考えれば，Ｂ学校の設備は，病弱者に対する特別支援教育を行うに足りるものであると認めることができる。
また，Ｂ学校自体には寄宿舎は設けないものの，Ｇ学校の寄宿舎の一部をＢ学校の寄宿舎とし，Ｂ学校に通学する病弱者に該当する児童生徒については自宅からの公共交通機関を用いた通学を原則とすることとされていたが，自宅が遠距離にある場合や乗換えによる負担への配慮が必要な場合には，スクールバスやスクールタクシー等の利用を検討するものとし，それでも通学の負担が大きく，自宅からの通学では病状の改善を図ることが困難であると医師が判断する場合には，Ｇ学校の上記寄宿

舎を利用することができるものとされているというのである。そして，当該寄宿舎からＢ学校までの通学に要する時間は２０分程度であるというのであって，同寄宿舎は，同校に在籍する病弱児童生徒が社会生活上通学可能な範囲内に存するものということができる（なお，原告らは，Ｂ学校の敷地内に寄宿舎がないことが，児童生徒に過度の負担を強いるものであり，同校から遠隔地に居住する病弱児童生徒が病弱教育を受ける途を閉ざすものである旨主張するが，上記認定説示に照らせば，これをもって過度の負担であるということはできず，原告らの上記主張は採用することができない。）。
そして，同寄宿舎においては，Ａ学校からの児童生徒の受入れに際し，施設の整備が行われ，また，寄宿舎の生活指導員にはＡ学校の寄宿舎指導員の半数程度が配置され，また寄宿舎における生活指導等について，Ａ学校の寄宿舎指導員等とＧ学校の寄宿舎指導員等との間で一応の引継ぎが行われたというのであるから，Ｂ学校においては，寄宿舎に入舎する病弱部門の児童生徒が，寄宿舎に入舎し，適切な生活指導等を受ける体制が整えられており，移管後も特に当該寄宿舎において，Ｂ学校の病弱児童生徒の生活指導上何らかの問題が生じたことを窺わせる事情も存在しない。
(ｳ)さらに，Ａ学校の指定の停止が報道機関に発表された後には，同校に在籍する児童生徒の保護者を対象とした保護者説明会が開催されている。また，Ａ学校の廃止及びＢ学校への病弱教育機能移管の方針が固まり，本件改正条例に係る議案が市議会に提出された平成２０年９月頃からは，両校における保護者説明会が行われたほか，Ｂ学校の学校見学会等も行われていたというのである。これらによれば，Ａ学校の廃止及びＢ学校への移管に際しては，Ａ学校の在籍児童やその保護者に対する手続的な配慮がされていたということができる。

イ原告らの主張について
(ｱ)以上に対し，原告らは，Ｂ学校の教室等の設備がＡ学校に比して格段に小さいなどと主張して，Ｂ学校の教育環境はＡ学校と比べて劣悪であり，病弱児童生徒の教育を受ける権利を著しく害する旨主張する。確かに，前記認定事実によると，Ａ学校の学校設備と比して，Ｂ学校の学校設備は小さいことが認められる。しかしながら，前記認定事実によれば，Ｂ学校の病弱部門の普通教室は，１８㎡，２１㎡，２４㎡の３種類をそれぞれ１名から２名で使用しているというのであるが，大阪市内の小中学校の普通教室において児童生徒一人が占める面積は概ね１．６㎡から１．８㎡であるとの指摘があること（弁論の全趣旨）に鑑みても，当該児童生徒が教育を受けるのに特に支障のない広さを有していると考えられ，特別教室についても，病弱児童生徒が教育を受けるために必要な広さを欠いているとは認められない。また，実際にも，Ｂ学校への移管後に，病弱児童生徒の教育上具体的な支障が生じていることを認めるに足りる証拠もない。
また，プール及び運動場については，いずれも若干小さいものであることは否めないが，病弱児童生徒が教育を受けるのに特に支障があるほどに狭小なものであるとはいえない。


原告らは，その他，Ｂ学校の学校施設について，職員室に気軽に立ち寄れない雰囲気であるとか，保健室が遠いとか，配膳がトイレの前で行われるなどの事情を縷々主張し，教育環境が劣悪である旨主張するが，これらの事情を十分に考慮しても，教育環境として通常想定される範囲を超えるものではなく，その教育環境が劣悪であるという評価には至らないというべきであるし，また，Ｂ学校が特別支援学校における病弱教育にとって必要かつ適正な条件・教育環境の確保を欠いているということもできない。したがって，原告らの上記主張はいずれも採用すること

ができない。
(ｲ)原告らは，学校教育法７８条及び７９条に鑑みれば，特別支援教育上寄宿舎は不可欠の教育機関として位置付けられているといえ，Ａ学校においては同校の敷地内に設けられた寄宿舎が教育施設として積極的な意義を有していたところ，Ｂ学校においては自宅からの通学が基本とされ，例外的な場合にのみ寄宿舎に入舎することが認められているにすぎず，寄宿舎における教育を受けることができないという点で学校教育法の趣旨に反し，また，著しく教育環境を劣化させるものであって，病弱児童生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害するものである旨主張する。そこで検討するに，確かに，証拠上Ａ学校の寄宿舎においては，生活指導を通じて，その症状の改善に加えて，児童生徒が自立と社会参加を図る上で一定の役割を果たしていたことが窺われる。そして，学校教育法は，７８条において特別支援学校には原則として寄宿舎を設けなければならない旨規定し，７９条１項において，寄宿舎を設ける特別支援学校には寄宿舎指導員を置かなければならない旨規定する一方，同条２項において，上記寄宿舎指導員の職務の一つとして，寄宿舎における幼児，児童生徒の生活指導を掲げているところであり，同法においても，寄宿舎は生活指導の場として位置付けられ，そのような役割を果たすことが期待されているものということができる。
しかしながら，前記のとおり，学校教育法は，その需要規模等に鑑みて，特別支援学校の設置義務を市町村ではなく都道府県に課しているのであって，１つの特別支援学校が相当広域の範囲内に住所を有する児童生徒を収容することを予定していると解されることや，特別支援教育の対象となる視覚障害者等は，その障害の程度に照らして通学が不可能ないし困難な場合も少なくないと考えられることなどからすれば，学校教育法７８条が特別支援学校に寄宿舎を設置することとしている趣旨は，

児童生徒の通学を保障することにあると解するのが相当であり，これに反する原告らの主張は採用することができない。そうであるとすれば，学校教育法上，前記のように寄宿舎が生活指導の場として位置付けられそのような役割を果たすことが期待されているとしても，それは，そのような生活指導を行うこと自体が寄宿舎を設置する目的なのではなく，寄宿舎への入舎によって本来家庭において行われるべき生活指導を家庭において行うことができなくなることに必然的に伴う要請に基づくものであるということができるのであって，児童生徒がその就学する特別支援学校に自宅から通学することが地理的条件や障害の状態等に照らして可能である限り，寄宿舎への入舎が維持されないとしても，同法の趣旨に反するものではないということができる。
そして，そもそも，日常生活上の世話及び生活指導は，学校外における教育（家庭教育）の本質的部分として，当該児童生徒の親（保護者）を中核とする家庭にゆだねられていると考えるのが基本であって，学校教育法も当然これを前提としているものと考えられることからすれば，特別支援教育の対象となる児童生徒に障害の程度を問わず寄宿舎における生活指導等を受ける利益が学校教育法上保障されていると解することはできない。
もちろん，病弱児童生徒について，家庭内における様々な事情が障害の改善に支障となっている場合など，寄宿舎への入舎による家庭や学校（地元校）環境からの隔離及び寄宿舎における生活指導等が当該児童生徒の症状の改善ひいては不登校の解消に有効である場合も少なくないと考えられることからすれば，寄宿舎における生活指導に積極的な意義を与え，当該特別支援学校における特別支援教育の一環としてこれを位置付けることも教育施策としてあり得るものといえる。しかし，一方で，自宅からの通学を原則とすることで，家庭における生活指導を受けつつ，

公共交通機関等を利用した通学により社会性を養うという教育施策もまた十分に考えられるのであって，これらの教育施策のいずれが優れているかどうかは，一概に決めることができる性質のものではなく，教育施策の実施者における判断に基本的に委ねられているというべきであるから，そのような施策を実施しないとの判断をとらえて，病弱児童生徒の教育を受ける権利を害するということはできない。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
(ｳ)さらに，原告らは，校外にあるＡ学校は，アトピーやぜん息等の児童生徒に対する転地療法としての意義があったのであり，大阪市内に所在するＢ学校では代替機能を果たせない旨主張する。しかしながら，病弱児童生徒全てについて転地療法が有効であるとは必ずしもいえないのであり，一部の特定の疾患を有する児童生徒のために，郊外に特別支援学校を設けて転地療養としての意義を持たせるということは，特別支援教育を行うに当たって必須の要請であるということはできない。そして，大阪市内に特別支援学校を設置することによる医療との連携やセンター的機能の発揮等の意義を重視することにより，転地療養としての意義が損なわれることがあるとしても，そのような判断が社会通念上全く合理性を欠くものであるということはできないのであって原告らの上記主張は採用することができない。
(ｴ)その他，原告らは，Ａ学校とＢ学校との体制等の違いを指摘し，Ｂ学校において行われる特別支援教育がＡ学校において行われていたものと比べて著しく劣っており，代替機能を果たせていない旨主張するが，原告らが指摘する点は，いずれも教育方針の違いや，児童生徒の主観に基づくものにとどまるのであって，いずれもＢ学校への病弱教育機能の移管により病弱児童生徒の教育を受ける権利を妨げるような事情があると認めることはできない。

ウ小括
以上検討したところによれば，Ａ学校廃止に係る被告の教育施策が，原告児童生徒らを含むＡ学校に在学する児童生徒を始め被告の区域内に住所を有する児童生徒等の特別支援教育に係る利益を著しく侵害するということはできない。
(5)まとめ


平成２２年３月３０日判決言渡
平成２１年（行ケ）第１０３３９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２２年１月２８日
判決
原告Ｘ株式会社
被告グンゼ株式会社
訴訟代理人弁護士金井   美智子
同重冨貴光
同高田真司
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００９－８９００１３号事件について平成２１年１０月１日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，登録第２３５３９０８号商標（以下「本件商標」という。）の商標権利者である。本件商標は，別紙(1)「本件商標」のとおり，顔の輪郭を表す円の中に一対の目と円弧状の口を配した構成よりなり，第１７類に属する「被服，布製身回品，寝具類」を指定商品として，平成元年１月２４日に登録出願され，平成３年３月８日に登録査定がされ，同年１１月２９日に設定登録がされた。その後，平成１３年７月３日に商標権の存続期間の更新登録がされ，さらに，平成１６年１月２１日には，指定商品を，第５類「失禁用おしめ」，第９類「事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服」，第１０類「医療用手袋」，第１６類「紙製幼児用おしめ」，第１７類「絶縁手袋」，第２０類「クッション，座布団，まくら，マットレス」，第２１類「家事用手袋」，第２２類「衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿」，第２４類「布製身の回り品，かや，敷き布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布」及び第２５類「被服」とする書換登録がされた（甲１）。原告は，平成２１年１月２３日，本件商標について無効審判（無効２００９－８９００１３号事件）を請求した。
特許庁は，平成２１年１０月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決(以下｢審決｣という｡)をし，その謄本は，平成２１年１０月１３日，原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由の概要は，以下のとおりである（別紙審決書写し参照）。
（１）商標法４条１項７号該当性について
①出願された商標の使用がたとえ他人（ハーベイ・ボール）の著作権と抵触する商標であったとしても，それは，商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には当たらない。また，②商標法４条１項７号該当性の判断の基準時は，本件商標の登録査定時である平成３年３月８日であるところ，請求人（原告）が主張する引用図形（別紙（２）「引用図形」参照）がその当時の米国において既に平和のシンボルとされていたとか慈善活動に使用されてきたことを認めるに足りる証拠がない上，たとえ引用図形が１９７０年代の米国で流行していたとしても，本件商標の使用が登録査定時に国際信義に反するとはいえない。よって，本件商標は，商標法４条１項７号には該当しない。
（２）商標法４条１項１５号該当性について
本件商標の登録査定当時において本件商標が不正の目的で商標登録を受けたものと認めるに足りる証拠はないから，商標法４条１項１５号所定の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当することを理由とする無効審判請求は，設定登録の日から５年の除斥期間の経過により，許されなくなるところ（商標法４７条１項），本件の無効審判請求は，平成３年１１月２９日の設定登録の日から５年の除斥期間を経過した後の平成２１年１月２３日にされたものであるから，不適法である。
（３）商標法４条１項１９号該当性について
本件商標の登録査定時において，原告主張の引用図形がハーベイ・ボール財団及びその関係者の業務に係る商品を表示する商標として広く知られていたと認めるに足りる証拠はないし，本件商標が不正の目的で商標登録を受けたものと認めるに足りる証拠もない。したがって，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当しない。
（４）商標法３条１項６号該当性について
商標法３条１項６号該当を理由とする無効審判請求は，本件商標の設定登録の日である平成３年１１月２９日から５年の除斥期間が経過した後の平成２１年１月２３日にされたものであるから，不適法である。
第３当事者の主張
１取消事由についての原告の主張
（１）商標法４条１項７号該当性の判断の誤り
ア他人の著作権との抵触に係る判断の誤り
審決は，特許庁の審査官が，出願された商標が他人の著作権と抵触するかどうかについて必要な調査及び認定判断を遂げた上で当該商標の登録査定又は拒絶査定を行わなければならないとすると，極めて多数の商標登録出願を迅速に処理すべき特許庁の事務処理の著しい妨げとなるから，商標法４条１項７号が，商標審査官にこのような調査義務を課していると解することはできない旨判断する。
しかし，審決の判断は誤りである。すなわち，出願された商標が著作権と抵触するものかどうかを調査するについて特許庁の審査態勢が不足しているというのであれば，それに対応した方法を考えるのが役所の取るべき対応であるから，著作権との抵触を考慮しない審決の判断は誤りである。なお，原告と関係を有する有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッドは，日本において，１２１のスマイリー・フェイス図形について登録著作権を有する（甲６５，６６）。
イ国際信義違反に係る判断の誤り
また，審決は，商標法４条１項７号該当性の判断時期は，本件商標の登録査定時である平成３年３月８日であるところ，請求人（原告）が主張する引用図形（別紙「引用図形」参照）が平成３年３月８日当時の米国において既に平和のシンボルとされていたとか慈善活動に使用されてきたことを認めるに足りる証拠はないから，本件商標の使用が登録査定時に国際信義に反するとはいえない旨判断する。
しかし，審決の判断は，誤りであり，争う。
（２）商標法４条１項１５号該当性の判断の誤り


平成３年３月８日の登録査定時において，本件商標も含めたスマイル・マーク（スマイリー・フェイスと同義である。）は日本で既に有名であったが，それは米国人ハーベイ・ボールが創作したスマイリー・フェイスが１９６３年以降米国で大流行し，これを日本が真似をしたものであり，日本での大流行も，ハーベイ・ボールの功績であるといえる（甲１５）。この日本でのスマイル・マークの第１次ブームもやがて終焉した。商標登録権者らの多くは，スマイル・マークは誰が使っても良いという当時の風潮の下で，登録更新をしなくなり，大半の権利者が商標権を放棄した。そのような風潮の中で，被告は，平成３年，スマイル・マークを「自己で独占すべき」と考え，商標登録の出願をした。原告は，平成１０年ころ，膨大な投資を行い，ハーベイ・ボールのストーリーやエピソードを日本国内で宣伝し，各種のボランティア活動を行った結果，再びスマイル・ブームが到来した。すなわち，原告は，莫大な投資をして，①名誉スマイル大使制度（甲２８，７３），②「ワールド・スマイル・デイ」（ＷＳＤ。甲６７の１及び２，甲６８，７８），③「スマイリー・ニュース」の３６回にわたる発行（甲６９，７４の１及び２），④著名人の参加を得た各種「スマイル集会」やエイズ・キャンペーンなどの実施を支援し（甲７５，甲７６の１～１０），スマイリー・フェイスの良いイメージを形成してきた。被告は，それに便乗して自己で使用することなく他人に本件商標を貸与して利益を獲得し続けているものであり，登録商標のあるべき利用態様ではない。
以上の経過からすると，本件商標は，原告が関係してきた故ハーベイ・ボール及びハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の著名性，歴史，話題性，コンセプト，原告のボランティア活動の実績に便乗して利益を上げるために，不正の目的をもって登録されたものというべきであり，商標法４条１項１５号に該当し，同法４７条１項所定の「不正の目的」の存在を認めることができる。よって，「不正の目的」を認めることができず，５年の除斥期間の経過により，商標法４条１項１５号該当を理由とする無効審判請求は不適法であるとした審決の判断は，誤りである。
なお，現在，有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッドは，アメリカにおいて合計１０２件の登録商標を有しており（甲６１，甲８１の１及び２，甲８２），スマイリー・フェイスの権利が一層確立されている。
（３）商標法４条１項１９号該当性の判断の誤り
前記(2)で指摘した事情によれば，本件商標は，商標法４条１項１９号にも該当するから，同号に該当しないとした審決の判断は，誤りである。
（４）商標法３条１項６号該当性の判断の誤り
本件商標は，本件商標登録出願がされた平成元年１月２４日には，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標として，商標登録を受けることができないものとなっていた（甲１１，甲１６，甲５７の１～甲５９参照）。ハーベイ・ボールが債権者となって申し立てた仮処分命令申立事件においても，スマイル・マークが商標法３条１項６号に該当する旨の債務者株式会社インセンティブの主張を認めた裁判所から，ハーベイ・ボール（その申立てに事実上関与していた原告）が上記仮処分申立ての取下勧告を受けたこともある（甲６０）。このような事情に照らせば，本件商標は，商標法３条１項６号に該当するというべきであり，同号該当性に係る審決の判断は，誤りである。
２被告の反論
（１）商標法４条１項７号該当性の判断の誤りに対し
ア他人の著作権との抵触に係る判断の誤りに対し
審決は，東京高裁平成１３年５月３０日キューピー事件判決（判例時報１７９７号１５０頁）に準拠して，本件商標の使用が他人の著作権と抵触するものであるとしても，商標法４条１項７号に規定する商標には当たらないと判断したものであり，正当である。この点に係る原告の主張は，単に上記キューピー事件判決を論難するものにすぎず，理由がない。
イ国際信義違反に係る判断の誤りに対し
原告は，本件商標の登録査定時である平成３年３月８日当時において，引用図形が米国で平和のシンボルとされ，又は慈善活動に使用されていたとの立証を何ら行っていない。むしろ，引用図形を含むいわゆるスマイル・マークについては，米国のみならず，我が国においても，遅くとも昭和４５年（１９７０年）以降，不特定多数の業者がライセンス契約を締結することなくスマイル・マークを使用した各種商品を多数販売していることが認められる（甲１１，甲１３，甲１５，甲５３，甲５７の１及び２，甲５８の１及び２，甲５９）。また，スマイル・マークについては，我が国においても昭和３０年ころより，数多くの当事者が個別具体的なデザインを異にするスマイル・マーク図形を対象とする商標の登録を得ていることが認められる（甲１６），このような事実からすれば，本件商標の登録査定時である平成３年３月８日において，引用図形をはじめとするスマイル・マークが専ら米国で平和のシンボルとされ，又は慈善活動に使用されていたとの原告主張事実は存在せず，少なくとも不登録事由を構成するような使用実態があったとはいえない。
また，いかなる事情に基づいて本件商標の登録が米国，マサチューセッツ州及びウスター市との関係において国際信義に反するのかという点については，原告の主張によっても不明である上，１９７０年代の米国においてスマイル・マークが流行したことをもって本件商標登録が国際信義に反するとはいえないから，審決の判断に誤りはない。
（２）商標法４条１項１５号該当性の判断の誤りに対し抽象的なスマイル・マーク自体は，昭和４６年ころには，いわばパブリック・ドメインに属するものとして，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標（商標３条１項６号）となっていたものと解される。しかし，そのような当時の事情の下において，被告は，抽象的なスマイル・マークのうち，本件商標の公報（甲１。別紙「本件商標」）記載のとおり個別具体的なデザインとしての図形を特定した上で，平成元年１月２４日に本件商標の登録出願を行い，本件商標の登録を受けたにすぎず，このような一連の行為は，何ら不正の目的に基づくものではない。よって，本件商標が商標法４条１項１５号に該当しないとした審決の判断に誤りはない。
（３）商標法４条１項１９号該当性の判断の誤りに対し本件商標の登録査定時において，抽象的なスマイル・マークについての商標はパブリック・ドメインに属していた。引用図形がハーベイ・ボール財団及びその関係者を出所として示すものとはいえない。よって，商標法４条１項１９号該当性を否定した審決の判断に誤りはない。


（４）商標法３条１項６号該当性の判断の誤りに対し原告による無効審判請求時（平成２１年１月２３日）には，本件商標の設定登録の日（平成３年１１月２９日）から５年が経過しているから，商標法３条１項６号を理由とする無効審判請求は不適法であり（商標法４７条１項），これと同旨の審決に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，本件商標が，商標法４条１項７号，１５号（同法４７条１項の「不正の目的」）又は同法４条１項１９号及び同法３条１項６号に該当するとの原告の主張は，いずれも理由がないか，又は主張自体失当であると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１商標法４条１項７号該当性の判断の誤りについて
（１）他人の著作権との抵触に係る判断の誤りについて原告は，本件商標を構成する図柄が，第三者（故ハーベイボール）の有する著作権の範囲に含まれることを理由に，本件商標は，商標法４条１項７号に該当する商標であると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
すなわち，登録商標に係る図柄等について，第三者の有する著作物に係る支分権（複製権，翻案権等）の範囲内に含まれることがあったとしても，商標法及び著作権法の趣旨に照らすならば，そのことのみを理由として当然に当該商標が商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものということはできない。仮に，本件において，原告が主張するとおり，１９６３年に故ハーベイ・ボールが引用図形（別紙「引用図形」参照，スマイリー・フェイス）を著作，創作したものであったとしても，本件商標が，商標法４条１項７号に該当するとはいえない。すなわち，１９６０年代後半から１９７０年代に，米国でスマイル・マークが流行し，また，１９７０年代後半，我が国においてもスマイル・マークがブームを招いたという事情があったとしても，①ハーベイ・ボール自身は，スマイリー・フェイスについて商標登録をする意思もなく，第三者が自由にスマイリー・フェイスを使用することを容認し，金銭的な見返りを求めていなかったことが窺えること（甲５，６），②原告の主張によっても，原告が多額の費用負担をしてスマイリー・フェイスを慈善活動やボランティア活動に活用し，同マークの社会的イメージを向上させるようになったのは，平成１０年ころ以降であることから（原告準備書面(1)１０頁Ｇ１），被告には，平成３年３月８日の本件商標の登録査定時において，「スマイル・マーク」の良好なイメージに便乗する意図はなかったと解されること，③原告の主張によれば，平成３年の本件商標の登録査定当時には，日本でのスマイル・マークのブームは収束し，商標登録をしていた商標権者らもその更新登録をしないで商標権を放棄する傾向があったこと等の事情を総合考慮するならば，本件商標が，商標法４条１項７号所定の商標に該当すると認めることはできない。
（２）国際信義違反に係る判断の誤りについて
前記(1)の①ないし③の諸事情のほか，本件において，原告が主張する引用図形（別紙「引用図形」参照）が本件商標の登録査定（平成３年３月８日）当時の米国において既に平和のシンボルとされていたとか慈善活動に使用されていたことを認めるに足りる証拠もないことに照らすならば，本件商標の使用が国際信義に反するとの理由により，本件商標が商標法４条１項７号に該当する商標ということはできない。
よって，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，この点に係る原告の主張は採用の限りでない。
２商標法４条１項１５号該当性の判断の誤りについて原告は，本件商標が商標法４条１項１５号に該当すると主張する。しかし，原告の主張は採用の限りでない。すなわち，前記説示のとおり，原告が莫大な投資をしてスマイリー・フェイスを慈善活動やボランティア活動に活用し，同マークの社会的イメージを向上させるようになったのは，平成１０年ころ以降のことであるから，平成３年３月８日の本件商標の登録査定時においては，上記イメージに被告が便乗する意図を有しなかったというべきであり，本件商標の登録が「不正の目的」によるものであると認めることはできない。よって，本件商標の設定登録の日から５年の除斥期間が経過したことにより，商標法４条１項１５号を理由とする無効審判請求は不適法であるとした審決の判断に誤りはない。
３商標法４条１項１９号該当性の判断の誤りについて原告は，本件商標が商標法４条１項１９号に該当すると主張する。しかし，前記１及び２で説示したとおり，本件商標は，「不正の目的」をもって使用をするものであるとは認められないから，商標法４条１項１９号に該当するとはいえない。よって，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，これを誤りであるとする原告の主張は採用の限りでない。
４商標法３条１項６号該当性の判断の誤り
原告は，本件商標は，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標として，商標登録を受けることができないものとなっていたから，商標法３条１項６号に該当すると主張する。しかし，原告による無効審判請求時（平成２１年１月２３日）には，本件商標の設定登録の日（平成３年１１月２９日。甲１）から５年以上が経過しているから，商標法３条１項６号を理由とする無効審判請求は商標法４７条１項により不適法である。よって，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，審決の判断に誤りがあるとする原告の主張は採用の限りでない。
５結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告は，その他にも縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大須賀滋
裁判官齊木教朗
（別紙）(１)本件商   標
（２）引用図   形


平成３０年１１月２９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成３０年（ワ）第３０１８号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年９月２７日
判        決
原        告          株式会社ＭＴＧ同訴訟代理人弁護士          櫻    林    正    己同訴訟代理人弁理士          小    林    徳    夫被        告            株式会社ＣＢＪ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
同訴訟代理人弁護士          山    田    基    司
主         文
１被告は，別紙被告製品目録記載の製品を製造し，販売し，販売の申出（譲渡のための展示を含む。）をしてはならない。
２被告は，前項記載の製品を廃棄せよ。
３訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「美容器」とする特許権を有する原告が，被告に対し，被告による別紙被告製品目録記載の製品（以下「被告製品」という。）の製造，販売等の行為が特許権侵害に当たると主張して，特許法１００条１項及び２項に基づく被告製品の製造，販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
当事者
原告は，美容器具，化粧品等の製造，販売等を目的とする株式会社である。被告は，インターネット等のネットワークを利用したコンテンツ等の企画，開発，管理運用，販売等を目的とする株式会社である。
原告の特許権
ア原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」といい，その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）の特許権者である（甲１，２）。
特許番   号第５９２２９１４号
出願日   平成２３年１１月１６日
（特願２０１１－２５０９１５号）
登録日   平成２８年４月２２日
イ本件特許権の特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである（以下，同請求項に記載された発明を「本件発明」という。）。「ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸を設けるとともに，各支持軸の先端側に回転体を回転可能に支持し，それらの回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において，前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえるとともに，そのホルダの中間部をハンドルに固定したことを特徴とする美容器。」
ウ本件発明は，次の構成要件に分説される（以下，それぞれの構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ１ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸を設けると
ともに，
２各支持軸の先端側に回転体を回転可能に支持し，３それらの回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした
４美容器において，
Ｂ    前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえるとともに，Ｃ    そのホルダの中間部をハンドルに固定したことを特徴とするＤ    美容器。
被告の行為
被告は，平成２８年４月まで，被告製品を製造，販売等していた。
２争点
被告製品の構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」の充足性（なお，被告はこれら以外の構成要件の充足性について争っていない。）
無効理由の有無
ア特開２０１１－１２０８９３号公報（乙１１。平成２３年６月２３日公開。以下「乙１１文献」という。）に基づく新規性欠如（特許法２９条１項）イＣＮ２０１５８６１８０Ｕ（乙１２。２０１０年（平成２２年）９月２２日公告の中国実用新案公告公報。以下「乙１２文献」という。）に基づく新規
性又は進歩性欠如（特許法２９条１項，２項）
ウ実施可能要件又は明確性要件違反（特許法３６条４項１号，６項２号）
３争点に関する当事者の主張
争点（被告製品の構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」の充足性）について
（原告の主張）
ア被告製品は製品本体内部にネジで取り付けるソーラーパネル取付台を有し，同部材の回転体側先端部の裏側には回転体の支持軸及び支持軸の本体側先端部分のフランジに係合する形状の半円形状の凹部である係合部及び段差が形成されている。そして，ソーラーパネル取付台を支持軸の上にかぶせて被告製品にネジで固定することによって，ソーラーパネル取付台に支持軸のフランジが引っかかり，ソーラーパネル取付台の係合部や段差が支持軸を上から押さえて固定している。これらからすると，被告製品のソーラーパネル取付台は構成要件Ｂ及びＣの「ホルダ」に該当し，被告製品は構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」を充足する。
イ被告は，被告製品の支持軸は接着剤によって被告製品本体内部に接着固定しており，ソーラーパネル取付台は支持軸を固定していないと主張するが，そうであればソーラーパネル取付台に係合部や段差を形成する理由がなく，被告の主張は理由がない。被告は，上記係合部等はリード線のハンダ付け部分をカバーするためのものであるとも主張するが，係合部はハンダ付け部分を押さえるような形状とはなっていないし，ハンダ付け部を押さえる必要性もない。仮に被告製品の支持軸が接着剤によって固定されているとしても，ソーラーパネル取付台も支持軸を固定する機能を有していることに変わりはないから，被告製品は構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」を充足する。ウ原告が平成２８年２月に入手した被告製品の支持軸には接着剤は塗布されておらず，接着剤が塗布されていない被告製品が販売されていたこと，被告製品は接着剤の塗布がなくても支持軸とソーラーパネル取付台との組付けによって被告製品本体に固定されること，被告製品の支持軸を接着剤のみで固定した場合と接着剤及びソーラーパネル取付台で固定した場合では後者の方が支持軸の抜去力が大きいことを示す実験結果報告書（甲１１）等からも，被告製品のソーラーパネル取付台は，支持軸を固定する機能を有しており，構成要件Ｂ及び構成要件Ｃを充足する。


（被告の主張）
ア本件発明の構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」とは，ホルダの両端部で支持軸の基端側を固定する構成を有するものをいう。これに対し，被告製品の支持軸は接着剤によって被告製品本体内部に接着固定されており，被告製品は，支持軸を固定するための「ホルダ」を有さず，また，「回転体を支持するための一対の支持軸をハンドルに対して簡単に固定することができるという効果」（本件明細書の段落【０００８】）等の効果を奏しておらず，構成要件Ｂ及び構成要件Ｃを充足しない。
イ原告は，被告製品のソーラーパネル取付台が「ホルダ」に該当すると主張するが，同部材は，支持軸を固定する機能を有しておらず，支持軸が接着剤で被告製品本体内部に接着固定された後にその上に設置されるものにすぎない。実際に，ソーラーパネル取付台をかぶせただけでは支持軸は固定されず，支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着固定しなければ，支持軸は簡単に抜け，ソーラーパネル取付台が支持軸を固定する機能を有していない。原告は，ソーラーパネル取付台には半円形状の凹部である係合部及び段差が設けられており，これが支持軸に組み付けられると主張するが，同部分はリード線のハンダ付け部分をカバーするためのものである。ウ原告は，平成２８年２月に入手した被告製品には接着剤は塗布されていなかったと主張するが，製造段階におけるミスにより，接着剤の量が不足していた被告製品が市場に少数出回っていたにすぎず，原告もその後入手した被告製品にはすべて接着剤が塗布されていたことを認めている。エ原告は，被告製品の支持軸を接着剤のみで固定した場合と接着剤及びソーラーパネル取付台で固定した場合では後者の方が支持軸の抜去力が大きいと主張し，実験報告書（甲１１）を提出する。しかし，被告製品は製品によって接着剤の塗布量などに個体差があり，製品によって接着剤の寄与の度合は異なるから，特定の製品を実験対象としても，被告製品全部の構成を立証したことにはならない。また，上記報告書の実験においては，接着剤を塗布せず，ソーラーパネル取付台のみで固定した場合の抜去力を実験していないこと，同実験ではローラにワイヤーを引っかけるためのネジを装着してワイヤーで引っ張る方法とベアリングや支持軸をチャックして引っ張る方法が使用されているが，これらの実験方法は全く条件が異なり，測定結果を一律に比較することはできないこと，実験に使用された被告製品の購入時期やカバーの有無が異なること，ローラやベアリングが外れた際の抜去力に著しいばらつきがあること，上記報告書は原告従業員が作成した報告書であることなどの問題があり，信用性に乏しい。
争点（無効理由の有無）について
ア乙１１文献に基づく新規性欠如
（被告の主張）
乙１１文献には，①ハンドルの先端部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること（乙１１文献の【図６】～【図８】。構成要件Ａ１に相当），②腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回転可能に支持されていること（乙１１文献の段落【０００１】【００１３】。構成要件Ａ２～３に相当），③ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に挿通してＥリングによって抜け止めすること（乙１１文献の段落【０００８】～【００１０】。構成要件Ｂに相当），④ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンドルに固定すること（乙１１文献の段落【０００８】【図１】【図２】。構成要件Ｃに相当），⑤以上の構成を有する美容器（構成要件Ｄに相当）が開示されている（以下，乙１１文献に記載された発明を「乙１１発明」という。）。乙１１発明におけるローラは本件発明の「回転体」に該当する。腕部を含むローラ連結部は，ローラを支持するものであり，本件発明の「支持軸」に該当する。また，ローラ取付部材は，支持軸の基端部に形成された回転軸１５のＥリング２９によって抜け止めされ，その両端部においてローラ連結部（支持軸）を固定するものであるから，本件発明の「ホルダ」（支持軸の基端の抜け止め頭部と係合することにより支持軸が抜け止め固定される。）に該当し，乙１１発明は本件発明の構成要件を全て備えているから，本件発明は新規性を欠く。
これに対し，原告は，構成要件Ｂの「押さえる」は「物に力を加えて，動かないように固定する。」という意味であるのに対し，乙１１発明の構成③においては，回転軸をローラ取付部材の穴に挿通してＥリングによって抜け止めする構成であり，回転軸に力を加えて動かないように固定するものではないから，乙１１発明には構成要件Ｂの「押さえる」との構成が開示されていないと主張する。
しかしながら，本件明細書の【図４】においては，ホルダの断面部が支持軸の上下に描かれており，ホルダを単に支持軸の上からかぶせるのでなく，ホルダに支持軸が挿入されることが示されている。また，本件明細書の段落【００１３】には支持軸の抜け止め頭部とホルダとが係合して固定されることが示されている。
したがって，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」との構成は，少なくとも，支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含し，そのような構成の上位概念であり，乙１１文献で開示された固定方法と相違しない。
（原告の主張）
本件発明と乙１１発明は，本件発明が支持軸の基端側をホルダの両端部で「押さえる」（構成要件Ｂ）のに対し，乙１１文献にはそのような構成が開示されておらず，乙１１発明が上記構成を有しない点で相違し，本件発明は乙１１発明に対して新規性を有する。
被告は，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」は，少なくとも，支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持軸筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含し，そのような構成の上位概念であると主張する。
しかしながら，「押さえる」とは，一般的に「物に力を加えて，動かないように固定する。」との意味である。また，本件明細書には，本件発明の実施形態として，ホルダの両端部に支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が形成され，この押さえ部が支持軸の基端をハンドルに押しつけて固定する実施形態の記載があること（段落【００１３】【００１９】）からすれば，構成要件Ｂの「押さえる」とは「物に力を加えて，動かないように固定する。」という意味である。


これに対し，乙１１文献における，本件発明の「ホルダ」に相当するローラ取付部材は，回転軸をローラ取付部材の穴に挿通してＥリングによって抜け止めする構成であり，回転軸に力を加えて動かないように固定するものではないから，乙１１文献には構成要件Ｂの「押さえる」の構成は開示されていない。
イ乙１２文献に基づく新規性又は進歩性欠如
（被告の主張）
乙１２文献（請求項１，２及び４並びに段落【００１５】，【図２】，【図３】）には，ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸を設けるととともに，各支持軸の先端側に回転体を回転可能に支持し，それらの回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器（構成要件Ａに相当）という構成が開示されている（以下，乙１２文献に記載された発明を「乙１２発明」という。）。他方，乙１２文献には支持軸の取付方法（構成要件Ｂ，Ｃ）が明示されておらず，乙１２発明が構成要件Ｂ及び構成要件Ｃの構成を有していない点で本件発明と乙１２発明は相違する。
しかしながら，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」の意味は，前記アの被告の主張のとおりである。そして，一対の棒状部材を固定する方法として，一対の棒状部材をホルダの両端部で押さえるとともに，そのホルダの中間部を支持部材に固定するという構成とすることは，本件特許の出願日前に公開されていた多くの技術文献（実用新案登録第３１６６２０２号公報（乙２。以下「乙２文献」という。），乙１１文献，特表２０１０－５３２４４２号公報（乙１３。以下「乙１３文献」という。），特開平１０－２８８２０８号公報（乙１４。以下「乙１４文献」という。），実開平５－４５３７０（乙１５。以下「乙１５文献」という。），実用新案出願公開昭６３－１７３５８４号公報（乙１６。以下「乙１６文献」という。），特開平９－１０８２８６号公報（乙１７。以下「乙１７文献」という。））に記載されている技術常識ないし公知技術であり，これを美容器のローラ支持軸の固定という単純な目的に適用することには何ら技術的困難性はない。
したがって，本件発明は乙１２発明と実質的に同一であるか，又は，当業者が乙１２発明に上記文献に記載されている技術常識ないし公知技術を適用して本件発明に想到することは極めて容易であるから，本件発明は，新規性又は進歩性を欠く。
（原告の主張）
本件発明における「押さえる」は，前記アの原告の主張のとおり，「物に力を加えて，動かないように固定する。」という意味であるところ，被告が指摘する美容器に関する技術文献（乙２，１１，１７）において，当該構成は開示されていない。
また，被告は，本件発明の美容器とは全く異なる分野の技術文献（乙１３～１６）を挙げて，一対の棒状部材を固定する方法として一対の棒状部材をホルダの両端部で押さえるとともにそのホルダの中間部を支持部材に固定するという構成は技術常識ないし公知技術であると主張する。しかしながら，これらの文献はいずれも本件発明の美容器とは技術分野が全く異なるし，また，「ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸」（構成要件Ａ１）の構成を有するものでもない。上記各文献に開示されているのは平行に配置した配管等に関する技術にすぎず，これらを組み合わせても，本件発明の構成に至らず，また，これらを組み合せる動機付けもない。
ウ実施可能要件又は明確性要件違反
（被告の主張）
本件明細書では，本件発明の「ホルダ」に相当する構成である「ホルダ２２」の説明等は段落【００１３】，【００１９】等に記載されており，そこでは，【図４】，【図５】及び【図９】を用いた説明がされている。しかしながら，「ホルダ２２」の単体の背面図が描かれた【図９】においては，支持軸２０の抜け止め頭部２０ａが，支持軸の「逆ハの字」形状の広がった方に存しているのに対し，【図４】においては，２０ａは，回転体２７とは逆側の「逆ハの字」が狭くなる方（支持筒１８の反対側）に存しており，【図４】と【図９】は明らかに矛盾している。【図９】における抜け止め頭部２０ａの位置関係は【図５】とも明らかに整合しない。また，【図４】の断面図においては，ホルダ２２は厚みをもった円筒状ないし半円筒状であり，支持軸２０がこれを貫通し，支持軸２０の抜け止め頭部２０ａによって抜け止めがなされている。これに対し，【図５】及び【図９】に記載されたホルダ２２は，押さえ部２２ａの形状が不明であり，かつ，厚みを持った円筒状ないし半円筒状の部分を有しているとは解し難く，【図４】との整合性がないと共に，この構造でどのように抜け止め頭部２０ａによる抜け止めを行うのかを理解することができない。
そうすると，本件明細書からは，ホルダ２２及びその押さえ部２２ａの形状を理解することができず，当業者がこれを実施することは困難であり，また，請求項に記載された構造が不明確であるから，実施可能要件又は明確性要件に違反する。
（原告の主張）
被告は，【図９】と【図４】の支持軸２０の抜止め頭部の構造について矛盾があると主張するが，本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００１３】等の記載と【図４】，【図５】から，逆ハの字状の支持軸２０の基端に抜け止め頭部２０ａがあることは明らかである。【図９】において支持軸２０が抜け止め頭部２０ａの内側に図示されていることは誤記であることが明らかであり，不明確な点などない。
また，被告は，【図４】においてはホルダ２２は厚みを持った円筒状ないし半円筒状で支持軸２０がこれを貫通し，抜け止め頭部２０ａによって抜け止めされるところ，これが【図５】【図９】との整合性がないなどと主張するが，この点についての構成等も，本件明細書の段落【００１３】に記載されており，不明確な点はない。


被告は，発明の詳細な説明の記載は一切参照せずに，図面だけに基づいて上記主張をしているが，図面は，発明の詳細な説明による発明の理解のために参考として供されるものであり，発明の詳細な説明と併せて理解すれば，本件発明の構成要件Ｂ及びＣの「ホルダ」に不明確な点はない。また，被告は，上記のとおり，図面に齟齬があり，ホルダ２２及びその押さえ部２２ａの形状を理解することができず，当業者がこれを実施できないとも主張するが，本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００１３】には，ホルダの構成，作用，組付方法が明確に記載されており，当業者において，同段落の記載に基づき，各図を参酌して本件発明を実施することに特段の困難はない。
第３当裁判所の判断
１本件発明の技術的意義
本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明欄には，次の記載がある。
ア技術分野
「この発明は，一対の回転体を身体上で転動させることにより，使用者に対して美肌効果等の美容的作用を付与するようにした美容器に関するものである。」（段落【０００１】）
イ背景技術
「従来，この種の美容器としては，例えば特許文献１に開示されるような構成が提案されている。この従来構成の美容器においては，ハンドルの先端に二叉部が設けられている。二叉部の先端には回転体が支持されている。そして，各回転体を身体の皮膚に押し付けて回転させることにより，身体に対して美肌効果等の美容的作用が付与されるとしている。」（段落【０００２】）
ウ発明が解決しようとする課題
「前記特許文献１においては，回転体を支持するための軸等の支持構造は開示されていない。この発明の目的は，回転体を支持するための一対の支持軸をハンドルに対して簡単に固定することができる美容器を提供することにある。」（段落【０００４】）
エ課題を解決するための手段
「上記の目的を達成するために，この発明は，ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸を設けるとともに，各支持軸の先端側に回転体を回転可能に支持し，それらの回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において，前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえるとともに，そのホルダの中間部をハンドルに固定したことを特徴としている。」（段落【０００５】）
「従って，この発明の美容器においては，回転体を支持するための一対の支持軸をハンドルに対して交差軸線上に位置するように配置し，この状態で各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえるとともに，そのホルダの中間部をハンドルに固定すれば，両支持軸がハンドルに対して同時に固定される。よって，一対の支持軸をハンドルに対して簡単な固定構成で容易に固定することができて，製造コストを低減することができる。」（段落【０００６】）
オ発明の効果
「以上のように，この発明によれば，回転体を支持するための一対の支持軸をハンドルに対して簡単に固定することができることができるという効
果を発揮する」（段落【０００８】）
前記の本件明細書によれば，本件発明は，一対の回転体を身体上で転動させることによって使用者に対して美肌効果等の美容的作用を付与することを目的とする美容器における，回転体を支持するための支持軸の支持構造に関する発明であり，回転体を支持するための一対の支持軸をハンドルに対して交差軸線上に位置するように配置し，この状態で各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえ，そのホルダの中間部をハンドルに固定するという構造を採用することによって，一対の支持軸をハンドルに対して簡単な固定構成で容易に固定することができ，製造コストを低減することができるという点に技術的意義があると認められる。
２争点   （被告製品の構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」の充足性）について本件発明は，前記１のとおり，「ホルダ」に該当する部材によって回転体を支持する支持軸を固定するものであるところ，原告は，被告製品のソーラーパネル取付台が支持軸を固定していると主張するのに対し，被告はこれを否定する。証拠（甲１０，１４）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，回転体の支持軸の本体側先端部分にフランジが形成されていること，被告製品の本体内部のソーラーパネル取付台の支持軸側先端部分には一対の段差及び半円形状の凹部が形成され，それらは回転体の支持軸及び支持軸に形成されたフランジの形状に係合すること，ソーラーパネル取付台の先端部で回転体の支持軸を覆ってソーラーパネル取付台を被告製品本体にネジで固定するとソーラーパネル取付台に支持軸のフランジが引っかかり，支持軸の先端部分がソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部に組み付けられること，その組付け後は回転体を支持する支持軸に接着剤の塗布などはなかった被告製品においても支持軸が本体から直ちには外れることがなかったことが認められる。これらによれば，被告製品のソーラーパネル取付台の先端部分の段差及び半円形状の凹部は，回転体の支持軸を固定するための構成であり，同部分が回転体の支持軸を覆い，支持軸を押し付けることによって支持軸を固定し，支持軸が抜けないようにしていると認められる。
そうすると，被告製品のソーラーパネル取付台は構成要件Ｂ及び構成要件Ｃの「ホルダ」に該当し，被告製品は構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」を充足するといえる。これに対し，被告は，ソーラーパネル取付台の半円形状の凹部はリード線のハンダ付け部分をカバーするためのものであり，ソーラーパネル取付台をかぶせただけでは支持軸は固定されず，支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着固定しなければ，支持軸は簡単に抜けることからもソーラーパネル取付台は支持軸を固定する機能を有していないなどと主張する。
しかしながら，ソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部の形状は，回転体の支持軸に係合する形状に形成されていて，リード線のハンダ付け部分をカバーするために形成されていると認めるに足りる証拠はない。また，回転体の支持軸を固定するために接着剤が塗布されている被告製品があるとしても，その塗布がされたことをもってソーラーパネル取付台が回転体の支持軸を固定する機能を有していることが直ちに否定されるものではなく，前記のとおりのソーラーパネル取付台の先端部の構造，接着剤の塗布がなかった場合の回転体の支持軸の被告製品本体からの着脱の状況等からすれば，ソーラーパネル取付台は回転体の支持軸を固定する機能を有しているということができ，被告の主張は採用することができない。
３争点   －ア（乙１１文献に基づく新規性欠如）


争点を検討するに当たり，まず，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」（構成要件Ｂ）の意義について検討する。ア「押さえる」とは，物に力を加えて，動かないように固定するという意味を一般的に有する（乙３の１ないし３）。
そして，本件明細書には，前記１アないしオの記載のほか，「発明を実施するための形態」として，「図４及び図５に示すように，前記ベース体１３の両支持筒１８には，金属製の一対の支持軸２０がシールリング２１を介して，交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置するとともに外側に突出した状態で嵌合支持されている。このシールリング２１は，支持軸２０の周りからハンドル１２の内部へ向かう水の侵入を防止している。各支持軸２０の基端には，大径状の抜け止め頭部２０ａが形成されている。図４及び図９に示すように，両支持軸２０の基端部間においてベース体１３上には，ホルダ２２が配置されている。このホルダ２２の両端部には，各支持軸２０の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部２２ａが形成されている。ホルダ２２の中間部には，円筒状のネジ止め部２２ｂが形成されている。そして，ホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端が押さえられた状態で，ホルダ２２の中間のネジ止め部２２ｂがネジ２３によりベース体１３に固定されることによって，各支持軸２０がベース体１３の支持筒１８に対する嵌合支持状態に抜け止め固定されている。すなわち，支持軸２０の組み付け時には，ハンドル１２のベース体１３に形成された一対の支持筒１８に外側（図４の左側）から支持軸２０をそれぞれ嵌挿して，交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置するように配置する。次に，図５及び図９に示すように，両支持軸２０の基端間におけるベース体１３上にホルダ２２を配置し，そのホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端側を押さえる。これにより，図４及び図９に示すように，各支持軸２０の基端の抜け止め頭部２０ａが押さえ部２２ａの端縁に係合される。この状態で，ホルダ２２の中間のネジ止め部２２ｂをネジ２３によりベース体１３に固定すると，一対の支持軸２０がベース体１３に対して同時に抜け止め固定される。」（段落【００１３】），「従って，この実施形態によれば，以下のような効果を得ることができる。（１）この美容器においては，ハンドル１２の先端部に交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置する一対の支持軸２０が設けられている。各支持軸２０の先端側には回転体２７が回転可能に支持され，それらの回転体２７により身体に対して美容的作用が付与されるようになっている。前記ハンドル１２における両支持軸２０の基端部間の位置には，ホルダ２２がその中間部において固定されている。そして，このホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより，各支持軸２０の基端側がハンドル１２に対して押し付け保持されるようになっている。このため，１つのホルダ２２からなる簡単な固定構成により，一対の支持軸２０をハンドル１２に対して容易に固定することができて，製造コストの低減を図ることができる。」（段落【００１９】）との記載がある。上記のとおり，本件明細書の段落【００１３】，【００１９】には，ホルダの両端部に各支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が形成され，この押さえ部が支持軸の基端に接し，それをハンドルに押し付けることによって支持軸を保持し，支持軸が抜けることがないように固定するという実施形態が記載されており，これは，前記のとおりの「押さえる」の一般的な意味とも整合する。
そうすると，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」とは，支持軸の基端部をホルダの両端部に接するようにし，ホルダの両端部から支持軸の基端部に対して押し付けること，すなわち力を加えることによって，支持軸を抜けることがないように固定することを意味するものと解するのが相当である。
イこれに対し，被告は，本件明細書の【図４】や段落【００１３】の記載から，「押さえる」とは，支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するものであると主張する。
しかし，本件明細書の段落【００１３】の記載は前記アのとおりであり，ホルダが支持軸に力を加えずに，部材の勘合・係合のみによって固定する態様が記載されているとはいえず，本件明細書のその他の記載中にも被告の主張するような固定態様に関する記載はない。また，本件明細書の【図４】からもそのような固定態様を看取することはできない。被告の主張は，「押さえる」の一般的な意味と一致するものでは必ずしもなく，かつ，本件明細書にその主張を裏付ける記載はないといえるのであり，採用することができない。
乙１１発明と本件発明の対比
ア本件特許の出願日前に公開されていた乙１１文献には，①ハンドルの先端部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること（乙１１文献の【図６】～【図８】），②腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回転可能に支持されていること（乙１１文献の段落【０００１】【００１３】），③ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に挿通してＥリングによって抜け止めすること（乙１１文献の段落【０００８】～【００１０】），④ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンドルに固定すること（乙１１文献の段落【０００８】【図１】【図２】），⑤以上の構成を有する美容器である乙１１発明が開示されていることは当事者間で争いはない。
そこで，本件発明と乙１１発明を対比すると，本件発明は，支持軸の基端部をホルダの両端部で力を加えて支持軸を抜けないように固定する構成であるのに対し（構成要件Ｂ），乙１１発明の支持軸の固定方法はそのような構成を有していない点で相違する。
イ被告は，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」とは支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するものであることを前提として，本件発明の構成要件Ｂと乙１１発明の構成③とが同一であると主張する。しかし，構成要件Ｂの「押さえる」に関する被告の主張を採用することができないことはとおりであり，乙１１発明の構成③が本件発明の構成要件Ｂと同じであるということはできない。


したがって，乙１１文献には構成要件Ｂの構成が開示されているとはいえず，乙１１発明と本件発明は同一ではないから，本件発明が新規性を欠くということはできない。
４争点   －イ（乙１２文献に基づく新規性又は進歩性欠如）について
乙１２発明と本件発明の対比
本件特許の出願日前に公開されていた乙１２文献には，ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸を設けるととともに，各支持軸の先端側に回転体を回転可能に支持し，それらの回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器である乙１２発明が開示されていること（請求項１，２及び４並びに段落【００１５】，【図２】，【図３】），乙１２文献には，支持軸の取付方法についての記載がなく，乙１２発明は本件発明の構成要件Ｂ及びＣの構成を有しないことは当事者間に争いがない。
被告は，本件発明の構成要件Ｂ「押さえる」とは支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するものであり，一対の棒状部材を固定する方法として，一対の棒状部材をホルダの両端部で押さえるとともに，そのホルダの中間部を支持部材に固定する構成とすることは，本件特許の出願日前に公開されていた技術文献（乙２，１１，１３～１７）に記載されている技術常識ないし公知技術であり，本件発明は乙１２発明と実質的に同一であると主張する。しかしながら，本件発明の構成要件Ｂ「押さえる」の意味について被告の主張を採用することができないことはのとおりである。また，ホルダの中間部を支持部材に固定する構成（構成要件Ｃ）も，実質的な相違点でないということはできず，乙１２発明と本件発明は同一ではないから，本件発明が新規性を欠くということはできない。
また，上記各相違点について，被告は，当業者が乙１２発明に技術文献（乙２，１１，１３～１７）に記載されている技術常識ないし公知技術を適用して本件発明に想到することは極めて容易であると主張する。しかしながら，被告が指摘する文献のうち，乙２文献，乙１１文献及び乙１７文献には，本件発明の構成要件Ｂの構成が開示されていない。すなわち，乙２文献には，ローラの接続部品同士が嵌合した状態でその間に球状ヘッドがはさまる構成が開示され（段落【００１４】，【図２】，【図３】），乙１１文献には，１１発明の構成③のローラ取付部材が回転軸をローラ連結部の穴に挿通してＥリングによって抜け止めする構成が開示され（前記３ア），乙１７文献には，ヘッドのフックに対して一対のローラを個別に回転自在に保持する構成が開示されている（段落【００２２】，【図１０】）ところ，前記検討した本件発明の構成要件Ｂの構成に照らして，上記各文献で開示された構成は，いずれも，本件発明の構成要件Ｂの構成とは異なるといえるものである。また，乙１３文献は点火電極に関する文献であり，乙１４文献はケーブルに関する文献であり，乙１５文献はパイプに関する文献であり，乙１６文献は電線管等に関する文献であり，いずれも本件発明の美容器とは全く異なる技術分野に関する文献である。そして，いずれの文献に記載された発明も本件発明の「ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸」（構成要件Ａ１）の構成を有するものではない。
そうすると，乙１３文献ないし乙１６文献から，それらに記載された分野とは異なる本件発明の美容器の分野において，棒状部材を固定する方法として一対の棒状部材をホルダの両端部で押さえ，そのホルダの中間部を支持部材に固定する構成が直ちに技術常識ないし公知技術であると認めることはできないし，また，ハンドルの先端部に交差軸線上に位置する一対の支持軸を有する乙１２発明に対し，それらの文献に記載された技術を組み合わせる動機付けがあるともいえない。
したがって，本件発明は乙１２発明及び先行文献（乙２，１１，１３～１７）に記載されている技術常識ないし公知技術に基づき容易に想到することができたということはできない。
５争点   －ウ（実施可能要件又は明確性要件違反）について被告は，本件明細書の【図９】や【図５】が【図４】と矛盾し，その構造が不明確であり，当業者は，本件明細書からは，ホルダ及び押さえ部の形状を理解することができず，当業者がこれを実施することは困難であり，また，請求項に記載された構造が不明確であるから，実施可能要件又は明確性要件に違反すると主張する。
しかしながら，本件明細書において実施形態として示されている形態（段落【００１０】以下）について，段落【００１３】の「各支持軸２０の基端には，大径状の抜け止め頭部２０ａが形成されている。」などの記載に，それに沿って解釈することができる【図４】，【図５】の図示に照らせば，逆ハの字状の支持軸２０の基端に抜け止め頭部２０ａがあることは明らかであるといえる。これに対し，上記段落【００１３】の説明やそれに沿って解釈することができる上記各図面とは異なり，発明の詳細な説明に根拠となる記載がない，抜け止め頭部２０ａの内側に支持軸２０があるという【図９】の記載は，当業者にはそれが誤記であることが理解できるといえる。また，本件明細書の段落【００１３】の上記記載に続く「図４及び図９に示すように，両支持軸２０の基端部間においてベース体１３上には，ホルダ２２が配置されている。このホルダ２２の両端部には，各支持軸２０の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部２２ａが形成されている。・・・そして，ホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端が押さえられた状態で，ホルダ２２の中間のネジ止め部２２ｂがネジ２３によりベース体１３に固定されることによって，各支持軸２０がベース体１３の支持筒１８に対する嵌合支持状態に抜け止め固定されている。」などの記載を踏まえれば，【図４】には，発明の詳細な説明に記載されている，ホルダ２２の両端部に設けられ，各支持軸２０の基端部を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が図示されていると理解することができ，当業者は，本件明細書の記載（段落【００１３】，【図４】，【図５】）と併せて，ホルダの構成を理解することができる。本件について，当業者が実施することができないとはいえず，また，特許請求の範囲の記載は明確であるといえ，実施可能要件又は明確性要件に違反するということはできない。
６結論


平成２３年７月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（行ケ）第１０３７３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年７月７日
判        決
原              告                  X1原              告                  X2
上記両名訴訟代理人弁護士
上      谷              清
永      井      紀      昭
仁      田      陸      郎
萩      尾      保      繁
山      口      健      司
薄      葉      健      司
石      神      恒太    郎
瀧      村      美和    子
同          弁理士      古      賀      哲      次
永      坂      友      康
下      道      晶      久
被              告      特許庁   長官同指定   代理人        古      川      哲      也
板      橋      通      孝
樋      口      信      宏
板      谷      玲      子
主        文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００７－９０２７号事件について平成２２年１０月１８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告らが，下記１のとおりの手続において，本件補正後の特許請求の範囲の記載を下記２とする原告らの本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告らは，平成１６年６月２１日，発明の名称を「インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法」とする発明について，特許出願（特願２００４－１８２５９５。特願２００２－２８６２２（平成１４年２月５日出願）の分割出願）をした（甲１）。(2)原告らは，平成１９年２月１９日付で拒絶査定を受け，同年３月２９日，これに対する不服の審判を請求し（不服２００７－９０２７号事件），同年４月２７日付で，発明の名称を「インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報伝達方法」と変更し，平成２１年３月９日，手続補正書（甲７。以下「本件補正」という。）を提出した（甲３～７）。
(3)特許庁は，平成２２年１０月１８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄本は同年１１月２日，原告らに送達された。
２本願発明の要旨
(1)本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項１及び２の記載は，以下のとおりである。なお，文中の「／」は原文の改行箇所であり，下線部は本件補正による補正箇所である。以下，請求項１に記載された発明を「本願発明１」，請求項２に記載された発明を「本願発明２」という。また，本件出願に係る願書に最初に添付された明細書及び図面（甲１）を「本願当初明細書等」といい，本件補正後の明細書（甲１，５，７）を「本願明細書」という。【請求項１】：少なくとも一つの彩色商品の見本画像と，基準色画像αを組込んで彩色商品カタログとし，この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し，／情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログＸとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である情報の受信者に送信し，／デジタル商品カタログＸを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像Ｘ‘として自己が所有する画像システムのモニタに表示し，／自己のシステムにおける選択機能を機能させずに，その画像中のデジタル化されており，送信に伴い色変わりしている前記基準色画像部分α‘の色調を，前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像αの色調に合致した色調に色補正することによって，この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像Ｘ‘のα‘以外の他の部分の色調も補正することを特徴とする，彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。
【請求項２】：前記基準色画像がＲＧＢ基準色であることを特徴とする，請求項１に記載の彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法(2)なお，本件補正には，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」を追加するという補正事項（以下「本件追加事項」という。）が含まれる。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件補正は，本件追加事項が本願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではなく，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない，②本願発明は，特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしておらず，また，発明の詳細な説明の記載が，法３６条４項に規定する要件を満たしていない，③本願発明は，下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び下記イの引用例２に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないから，拒絶査定すべきものである，というものである。
ア引用例１：特開平９－１６０５２７号公報（甲１２）イ引用例２：特開平１１－１９０５０号公報（甲１３）(2)本件審決は，その判断の前提として，引用発明，本願発明と引用発明との一致点及び相違点を，以下のとおり認定した。
ア引用発明：文字，イメージ，音声，ビデオ等の情報で構成された複数件分の商品情報と，標準イメージとをＣＤ－ＲＯＭに格納し，業者がこの商品情報と，標準イメージとを公衆網を介して利用者に送信し，商品情報と，標準イメージとを受信した利用者が受信した商品情報の中のイメージと標準イメージとを画像として操作端末の表示装置であるコンピュータ用のディスプレイに表示し，その画像中の表示装置の特性や調整により現物の色調や濃淡が正しく表示されない前記標準イメージ及びこの標準イメージに対して色調や濃淡を段階的に少しずつ変化させたイメージと，利用者側にある，標準として別途用意された写真とを利用者が見比べて最も適切なイメージを選択することによって色調や濃淡の補正値を得て，この補正値をパラメータとして色調や濃淡を補正した商品情報のイメージを表示する文字，イメージ，音声，ビデオ等の情報で構成された複数件分の商品情報と標準イメージとの
送信方法


イ一致点：少なくとも一つの彩色商品の見本画像と，色調対比用画像とを彩色商品カタログとし，この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し，情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログＸとして通信手段を介して情報の受信者に送信し，デジタル商品カタログＸを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像Ｘ‘として自己が所有する画像システムのモニタに表示し，その画像中のデジタル化されており，色変わりしている前記色調対比用画像部分の色調を，前記情報の受信者が自己が所有する前記色調対比用基準画像の色調に合致した色調に色補正することによって，この補正と同一条件でモニタ表示画像Ｘ‘の前記色調対比用画像部分以外の他の部分の色調も補正する，彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法ウ相違点１：色調対比用画像が，本願発明では，「基準色画像α」であるのに
対し，引用発明では，「標準イメージ」である点
エ相違点２：彩色商品カタログが，本願発明では，「少なくとも一つの彩色商品の見本画像」と色調対比用画像である「基準色画像α」とを「組込ん」だものであるのに対し，引用発明では，「少なくとも一つの彩色商品の見本画像」と色調対比用画像である「標準イメージ」とを彩色商品カタログとするが，この彩色商品カタログが「少なくとも一つの彩色商品の見本画像」と色調対比用画像である「標準イメージ」とを「組込ん」だものであるか否か明確でない点オ相違点３：デジタル商品カタログを送信する通信手段が，本願発明では，「インターネット情報通信システム」であり，そのため，情報の受信者が，「不特定多数の潜在消費者」であるのに対し，引用発明では，「公衆網」であり，そのため，情報の受信者は，「不特定多数の潜在消費者」であるか否か明確でない点カ相違点４：色補正を，本願発明では，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行うのに対し，引用発明では，「自己のシステムにおける選択機能
を機能させずに」行うのか否か明確でない点
キ相違点５：色調対比用画像部分の色が，本願発明では，「送信に伴い」変わっているのに対し，引用発明では，「表示装置の特性や調整により」変わっているが，「送信に伴い」変わっているのか否か明確でない点ク相違点６：色調対比用画像部分が，本願発明では，「基準色画像部分α‘」であるのに対し，引用発明では，「標準イメージ」部分である点ケ相違点７：色調対比用基準画像が，本願発明では，「前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像α」であるのに対し，引用発明では，「標準として別
途用意された写真」である点
コ相違点８：その画像中のデジタル化されており，色変わりしている前記色調対比用画像部分の色調を，前記情報の受信者が自己が所有する前記色調対比用基準画像の色調に合致した色調に色補正することによって，この補正と同一条件でモニタ表示画像Ｘ‘の前記色調対比用画像部分以外の他の部分の色調も補正する際に，本願発明では，上記両補正を「同時に」行うのに対し，引用発明では，「同時に」
行うのか否か明確でない点
４取消事由
(1)法１７条の２第３項に関する判断の誤り（取消理由１）(2)特許法３６条６項１号及び法３６条４項に関する判断の誤り（取消事由２）
(3)特許法２９条２項に関する判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消理由１（法１７条の２第３項に関する判断の誤り）について
〔原告らの主張〕
(1)本件追加事項を加えた点が新規事項を追加するものではないこと
ア新規事項か否かの判断基準
本件追加事項について，当初明細書及び図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，本件追加事項の追加が，新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを判断することによって，適法な補正か否かを判断すべきである。
イ本願当初明細書等に記載の技術的事項について
本願当初明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項として，以下の事項を把握することができる。
①販売元が，彩色商品の見本画像とＲＧＢ等の公知の基準色画像を組込んだ（併記した）商品カタログを作成し，これをインターネット情報通信システムを介
して潜在消費者に情報提供すること
②潜在消費者が，カラーマッチング処理操作によって，基準色画像が組み込まれた商品カタログのデジタル画像が表示されたモニタ表示につき，モニタ表示のデジタル基準色画像の色を印刷基準色画像の色と実質的に合致させることによって，その結果同時に色調整されたデジタル商品カタログのデジタル画像（モニタ表示）
を得ること
③上記②の色補正に当たっては，公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe社   PhotoshopLE-J（登録商標））を用いた色補正処理を用いることができ
ること
ウ本件追加事項の技術的意義
本件追加事項の意味は，「色調整の指標とする「基準色画像部分」のみを画像処理（色補正）対象として選択しないこと」，つまり，商品カタログに組み込まれてデジタル化されて消費者に送信され，モニタに表示された商品カタログの「基準色画像（部分）」は，消費者の手元にある基準色画像と対比するための比較対象部分とするが，その基準色部分のみを画像処理（色補正）対象として選択しないことを意味する（甲８の１，１０）。そして，本件追加事項の部分の意義が，画像中の「基準色画像部分α‘」のみを色補正の対象として選択するのではなく，画像全体につき色補正の対象とすることは，「同時」補正という本願発明の技術思想を理解し，また，色補正手段として「Adobe社   PhotoshopLE-J」等の公知手段を利用できることを理解した当業者であれば，当然に理解する具体的処理方法である。
エ新規事項の有無
よって，本件追加事項を追加する本件補正は，本願当初明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないことは，明らかである。
(2)本件審決の具体的誤り
ア当業者であれば，本件追加事項は，本来なら，補正処理の目標である基準色画像（部分）のみを補正対象として選択するところを，あえて，そのような選択をしないこと（画像全体を補正対象として同時に色補正を行うこと）を指示する意味であると理解する。すなわち，本件追加事項における「選択機能を機能」は，画像の一部の処理の場合のみを意味し，画像全体の処理の場合を含んでいない。イそもそも，本願発明における「選択機能を機能させる」という文言の技術的意義を認定もせずに判断した本件審決は，一種のトートロジーである。
(3)小括
よって，本件補正は法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとした本件審決の判断は，誤りであり，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕


(1)原告らは，本件追加事項における「選択機能を機能させずに」の意義は，「画像全体を補正対象とする場合」を表す文言としてとらえるべきであると主張する。
しかしながら，まず，特許請求の範囲の「自己」，「システム」及び「選択機能」が何を示すか本願明細書に記載されていない上，様々な構成が想定され得るものであり，原告らの主張するような限定的な意味に把握することはできない。次に，本願当初明細書には，色補正の技術として「例えば公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe社    PhotoshopLE-J（登録商標））を用いた色補正処理」を用いることが可能であることが記載されているが，色補正処理の具体的な動作が記載されているものでなく，これが「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正を行うものであることや，「Adobe社   PhotoshopLE-J」以外の手法を用いて色補正処理を行う場合の具体的な動作については何ら記載されていない。
さらに，「Adobe社   PhotoshopLE-J」では，たとえ画像全体を処理対象とする場合であっても，画像全体を「選択する」ことに変わりはないから，本願当初明細書に「選択機能を機能させず」に色補正処理を行うことは何ら記載されていない。よって，本件追加事項に関しては，本願当初明細書等には記載されておらず，また，これから自明な事項であるともいえない。
(2)原告らが本件追加事項は色調整の指標とする「基準色画像部分」のみを画像処理（色補正）対象として選択しないことを意味するという趣旨で主張していることを考慮したとしても，本願当初明細書において，自己のシステムにおける選択機能を機能させることの記載は見当たらないから，本件審決の判断に誤りはない。(3)本件審決においては，「選択機能」に関係する技術的事項を，単に「選択機能」という文言だけでなく，当初本願明細書等の実質的な記載や，色補正に関する公知技術として挙げられた「Adobe社   PhotoshopLE-J」のユーザガイドに記載された事項も含めて，総合的に考慮して認定したものである。また，色補正処理の公知の技術として例示した「Adobe社   PhotoshopLE-J」のユーザガイドを考慮すれば，たとえ画像全体を補正対象とする場合であっても，「画像全体を選択する」のであるから，当業者であれば，本願発明において「画像全体を補正対象とする」事項に対しても「選択機能を機能させる」と考えるのが合理的である。
(4)よって，本件審決の法１７条の２第３項についての判断に誤りはない。２取消理由２（特許法３６条６項１号及び法３６条４項に関する判断の誤り）
について
〔原告らの主張〕
(1)原告らが，審判請求時に，「基準色画像が一体にされた商品カタログの画像」において，基準色画像部分を色調整した場合に，その基準色画像は基準色以外の部分と同時に色調整されることが記載されていると主張していたことは，明らかである。本件審決の判断は，意味不明である。
(2)本件審決は，「Adobe   社Photoshop   LE-J」を使用した場合には，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正を行うことはないため，この点においても，上記原告らの主張を採用することはできないと判断したが，前記１のとおり失当である。
(3)画像処理方法が「Adobe   社Photoshop   LE-J」に限られるものではないことは，本願当初明細書（【００２４】）の記載から明らかであり，他の画像処理が発明の詳細な説明に開示されていないとした本件審決は誤りである。(4)デジタル商品カタログの一部に組み込まれている基準色画像部分を画像処理（色補正）対象として選定することをしないで，例えば「Adobe社   PhotoshopLE-J」などの公知の画像処理手法で，当該基準色画像部分を含んだ画像を補正しようとすれば，画像全体を補正対象とする以外にあり得ず，当業者も当然そのように理解することは，前記１のとおりである。
〔被告の主張〕
(1)本願当初明細書等には，そもそも「選択機能」に関する説明は何ら記載されておらず，「選択機能を機能させる」という文言の意味も，「選択機能を機能させずに」という文言の意味も，本願当初明細書等には全く記載されていないのであるから   ，たと   え本願   発明に   おける   色補正   処理の   公知の   技術が   「Adobe社PhotoshopLE-J」に限られないものであっても，「選択機能を機能させずに」色補正の画像処理を行うこと自体，発明の詳細な説明に記載されたものではない。(2)よって，本件審決の特許法３６条６項１号及び法３６条４項についての判断に誤りはない。
３取消事由３（特許法２９条２項に関する判断の誤り）について
〔原告らの主張〕
(1)相違点の認定判断手法の不当性
相違点１，３，６及び７に係る本願発明の各構成並びに相違点２，３，４及び８に係る本願発明の各構成は，それぞれ密接不可分の構成であり，これらの相乗作用によって本願発明の効果が奏されるものであるから，これらはひとまとまりの相違点として認定の上，その容易想到性を検討すべきであって，本件審決がそれぞれの容易想到性を別個に判断している認定判断手法自体，不当である。本件審決は，本願発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく，相違点をことさらに細かく分けて認定した上で，その容易想到性を別個に判断した結果，本来進歩性が肯定されるべき本願発明に対し，進歩性を否定したものである。(2)相違点１，３，６及び７に係る構成（「基準色画像」に係る構成）の容易
想到性判断の誤りについて
ア相違点１，３，６及び７に係る本願発明の構成の特徴と容易想到性について(ア)本願発明の「基準色画像」に係わる構成の特徴について本願当初明細書等の記載から明らかなとおり，本願発明の課題解決手段の特徴の一つは，「インターネット情報通信システム」による色化け問題の解決手段の一部として，ＲＧＢ等公知の「基準色画像」を，商品の販売元と一般消費者に共通する判断の物差しとして設定した点にある。この構成により，本願発明は，複数の販売元と複数の消費者との間の取引となる，「インターネット情報通信システム」を介した商品取引における，不特定多数の利用者（不特定多数の潜在消費者）に対して，販売元と共通の物差しを提供することを可能にし，もって，インターネット通信システムを介した販売商品の宣伝における「色化け」問題を解決したのである。
(イ)対比すべき引用発明の特徴について


引用例１及び２には，本願発明のように，色調対比用の画像として，消費者と販売元とで容易に共有することができる，ＲＧＢ等の公知の「基準色画像」を採用するという技術思想については，開示も示唆もない。そもそも，引用発明は，特定二者間の取引においてのみ有効な，色補正値を得ることを前提とする２段階の手法であるため，「インターネット情報通信システム」を利用した場合に直面する不特定多数の利用者という発想がない。よって，引用発明には本願発明の課題の認識も存在しない。
(ウ)以上のとおり，相違点１，３，６及び７に係る本願発明の構成は，引用発明及び引用例２から当業者が容易に想到し得たものでないことは明らかである。
イ本件審決の判断の具体的な誤りについて
(ア)相違点３の判断について
デジタル商品カタログを送信する通信手段が，本願発明では，「インターネット情報通信システム」であり，そのため，情報の受信者が不特定多数の潜在消費者であるという，相違点３に係る本願発明の構成は，本願発明の「基準色画像」に関する構成（相違点１，６及び７に係る構成）の容易想到性を判断する上で不可欠の前提であり，これのみを切り出して判断してよいものではない。「インターネット情報通信システム」を利用し，情報の受信者が不特定多数の潜在消費者であるからこそ，「標準として別途用意された写真等不特定多数の利用者に提供するのは，現実的に不可能」という課題が発生するところ，引用発明には，このような課題に対する認識は全く存在しない。本件審決は，相違点３のみを切り出して容易想到性の判断を行うことで，引用発明が上記の課題認識を前提としていないことを俎上に載せることを阻害している。これは，他の相違点の容易想到性の判断にも大きな影響を与えるものであり，誤りである。
(イ)相違点１及び６の判断について
本願発明の課題解決手段の特徴の１つは，ＲＧＢ等公知の「基準色画像」を，商品の販売元と一般消費者に共通する判断の物差しとして設定したことにより，「標準として別途用意された写真等不特定多数の利用者に提供するのは，現実的に不可能」というインターネット情報通信システムを利用した場合に特有の課題を解決した点にある。これに対し，引用例１には，色調対比用の画像として，消費者と販売元とで容易に共有することができる，ＲＧＢ等の公知の「基準色画像」を採用するという技術思想は，開示も示唆もない。
よって，引用発明における「標準イメージ」と本願発明における「基準色画像α」，引用発明における「前記標準イメージ」部分と本願発明における「基準色画像部分α‘」とは，それぞれ明らかに相違するものであり，本件審決の判断は，失当である。
(ウ)相違点７の判断について
本件審決は，相違点１及び６についての判断を前提に相違点７について判断したが，その前提が誤りであるから，失当である。
(3)相違点２，３，４及び８（「一体組込み」「同時補正」に係る構成）の容
易想到性判断の誤りについて
ア相違点２，３，４及び８に係る本願発明の構成の特徴と容易想到性について(ア)本願発明の「一体組込み」「同時補正」に関する構成の特徴本願発明の課題解決手段の特徴の１つは，彩色商品の見本画像と基準色画像を「組込ん」だ商品カタログを作成，送信し，これを受信者側で，この彩色商品の見本画像と基準色画像とが「一体」となった画像について，公知の画像処理手法を用いて，かつ，比較・色補正の対象となる基準色画像部分のみを補正対象として選択せずに，画像全体を補正対象として基準色画像部分の色補正を実施することで，残りの画像部分も「同時に」同一条件で色補正するという点にある。この構成により，本願発明は，複数の販売元と複数の消費者との間の取引となる，インターネット情報通信システムを介した商品取引における次の課題を解決したものである。ａ引用発明のような段階的イメージから最適イメージを選択して補正値を得るという手法（２段階手法）では，低い精度での色補正しか実現できなかったという課題を，上記構成に係る手法により，精度の高い色補正を可能とした。ｂ引用発明のような２段階手法の場合は，販売元及び／又は消費者それぞれのシステムを構成する機器に変更がないこと，販売元及び／又は消費者の作業システム，作業環境が実質的に変化していないことを前提条件としているので，これらが常に変化する可能性を持っている「インターネット情報通信システム」を利用した商品取引の場合，定期的にこれらの前提条件に変化がないかを確認する煩雑な作業が必要であった。
本願発明は，上記の「一体組込み」，「同時補正」の構成によって，販売元及び／又は消費者それぞれのシステムを構成する機器・環境が常に変化する可能性のある「インターネット情報通信システム」を利用した場合において，機器・環境の変化の有無にかかわらず，いつでも精度の高い色補正を可能としたものである。
(イ)対比すべき引用発明の特徴について
引用発明は，まずは標準イメージから補正値を取得し，その後，この補正値を商品情報のイメージに適用することで商品情報イメージを補正するという構成を採用することで，「表示装置のつまみ等を操作せず」に，また，「表示毎の調整を行う必要がなく，操作が簡単になる」という効果を奏するものである。引用発明の上記効果は，販売元及び／又は消費者それぞれのシステムを構成する機器に変更がないこと，販売元及び／又は消費者の作業システム，作業環境が実質的に変化していないことを前提条件としているため，当該前提を遵守することが事実上不可能な「インターネット情報通信システム」を利用した取引には適用できないが，上記の前提条件が遵守できる特定二者間の取引である限り，表示毎の調整が不要なので，本願発明の方法より簡便である。すなわち，引用発明は，上記の前提が遵守できる状況における特定二者間の取引において，商品情報画像の色補正を簡易化することを目的とした発明である。そして，「インターネット情報通信システム」を利用する場合は，引用発明の効果を奏することはできないから，引用発明は，そもそも，「インターネット情報通信システム」を利用して不特定多数の潜在消費者を取引先とする場合に適用することを想定していない。(ウ)これに対し，本願発明は，販売元及び／又は消費者それぞれのシステムを構成する機器に変更がないこと，販売元及び／又は消費者の作業システム，作業環境が実質的に変化していないことを前提条件とした場合には，表示毎の調整（補正）を必要とするため，引用発明よりも不便かもしれないが，販売元及び／又は消費者の機器・環境の変化の可能性が常に存在する「インターネット情報通信システム」を利用し，「不特定多数の潜在消費者」を取引先とした場合において「一体組込み」，「同時補正」の構成を採用することによって，機器・環境の変更の有無にかかわらず，いつでも精度の高い色補正を可能としたものである。(エ)以上のとおり，引用発明と本願発明とは，目的・効果において相互に全く異なるから，引用発明にいかなる発明を組み合わせようと，本願発明の相違点２，３，４及び８に係る構成を当業者が容易に想到し得たはずがない。
イ本件審決の判断の具体的な誤りについて


(ア)相違点２，４及び８に係る本願発明の構成は，いずれも，本願発明の「一体組込み」，「同時補正」に関わる構成であるから，一体不可分の構成として，その容易想到性を検討すべきものである。また，「インターネット情報通信システム」を利用するからこそ，販売元側にも消費者側にも機器・環境の変更の可能性が常に存在することになり，そのような場合における色補正の精度を高めることが，本願発明の解決課題の一つであるから，相違点３を上記の「一体組込み」，「同時補正」に関わる構成と切り離してその容易想到性を検討することは許されない。
(イ)相違点３の判断について
「インターネット情報通信システム」を利用するからこそ，販売元側にも消費者側にも機器・環境の変更の可能性が常に存在することになるのであり，引用発明には，このような課題に対する認識は全く存在しない。本件審決は，相違点３のみを切り出して容易想到性の判断を行うことで，引用発明が上記の課題認識を前提としていないことを俎上に載せることを阻害している。これは，他の相違点の容易想到性判断にも大きな影響を与えるものであり，違法である。
(ウ)相違点２の判断について
本願発明は，「少なくとも一つの彩色商品の見本画像」に「色調対比用画像」を「組込ん」だものを１つのデータとして利用者に提供するからこそ，販売元側にも消費者側にも機器・環境の変更の可能性が常に存在する「インターネット情報通信システム」を利用した場合において，機器・環境の変化の有無にかかわらず，いつでも精度の高い色補正を可能としたものである。
他方，引用発明は，まずはイメージデータの色補正により補正値を得て，その後に当該補正値を適用して商品情報のイメージの色補正をするというものであり，補正値取得の前後で，販売元・消費者双方の機器・環境に変化がないことを前提とした上で，「表示毎の調整を行う必要がなく，操作が簡単になる」という効果を奏することを目的とした発明であるから，わざわざ，商品情報のイメージに標準イメージを「組込む」必要性がない。
以上のとおり，引用発明には，「少なくとも一つの彩色商品の見本画像」に「色調対比用画像」を組込む動機付けがないから，相違点３に係る本願発明の構成を，当業者が引用発明から容易に想到し得たとはいえないことは明らかである。
(エ)相違点４及び８の判断について
「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正を行うことも，色補正を「同時に」行うことも，引用例２に開示されていると仮定しても，それらの構成を引用発明に組み合わせる動機付けが存在しない。
すなわち，引用発明は，補正値取得の前後で，販売元・消費者双方の機器・環境に変化がないことを前提とした上で，「表示毎の調整を行う必要がなく，操作が簡単になる」という効果を奏することを目的とした発明であるから，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正を行うことも，色補正を「同時に」行うことも，わざわざ行う必要性がない。
したがって，相違点４及び８に係る本願発明の構成を，当業者が引用発明及び引用例２から容易に想到し得たとはいえないことは明らかである。
〔被告の主張〕
(1)相違点の認定判断手法及び相違点３について本願明細書（【００１３】）に記載された色化けの原因の中にインターネット特有の問題はない。また，たとえ本願発明のようにインターネットを用いた不特定多数に対する配信であっても，送信側と受信側の双方の作業環境の違いによる補正値は受信側の環境に応じて異なることに変わりはなく，各受信側における補正値は特定二者間の通信の場合と変わらず，当該送信側と受信側の関係のみに有効な値であるとみるべきである。よって，本願発明において，通信手段として「インターネット情報通信システム」を用いることや，「不特定多数の潜在消費者」に対して情報を提供することに格別の効果があるとはいえない。
また，インターネットを利用するからこそ常に変更の可能性が生じる要因としては，例えば通信帯域やビットレート等の通信環境の変化が考えられるが，たとえ通信環境が変化したとしても，その変化によって販売元側と消費者側でのモニタの表示特性が影響を受けるとは考えられない。そのため，「インターネット情報通信システム」の利用に関する相違点３が，本願発明の「基準色画像」に関する構成（相違点１，６及び７に係る構成）と一体不可分であるとする合理的な理由はない。さらに，たとえ引用発明が２段階手法であったとしても，その手法を「インターネット情報通信システム」で利用することと，引用発明のように公衆網を介して伝送するシステムで利用することの間に，格別の問題意識の違いは生じないから，本願発明の相違点３を，「一体組込み」，「同時補正」に関する構成（相違点２，４及び８に係る構成）と一体不可分の構成であるとする合理的な理由はない。
(2)相違点１，６及び７について
ア相違点１及び６について
引用発明において，公衆網を経由して商品情報や標準イメージを提供する場合の「標準イメージ」は，利用者の端末において正しい色調及び濃淡で商品情報のイメージを表示するための判断基準として「業者」，すなわち販売元から利用者の操作端末側へ送信されるものであるから，本願発明の「基準色画像」と実質的に違いはない。加えて，引用発明の「基準イメージ」も，送信側から受信側へと提供されることにより簡単に送信側と受信側で同一のデータを共有できるから，原告らが主張する「一般消費者，販売元が容易に共有することができる」という効果は，引用発明の「基準イメージ」も本願発明の「基準色画像」と何ら変わりはない。
イ相違点７について
上記のとおり，相違点１及び６に関する本件審決の判断に誤りはないから，相違点７に関する原告らの主張も失当である。
(3)相違点２，４及び８について
ア相違点２について
引用発明において，「商品情報」と「標準イメージ」をあえて別々に送信されるものとしてみるべき理由はなく，両者を一緒に提供されるものとして捉えることに誤りはない。「インターネット情報通信システム」を利用することによる機器や環境の変化によって，本願発明が課題とする色化けの問題がより顕著になるとは考えられないから，引用例１にインターネットによる情報通信を行うことが記載されていないからという理由のみをもって，動機付けがないという根拠にはならない。
イ相違点４及び８について
引用発明の課題や目的に照らすと，引用発明においても，「標準イメージ」だけでなく「商品情報」のイメージを色調や濃淡の補正の対象と見るべきである。また，引用発明において，同一の補正値により「標準イメージ」と「商品情報」のイメージの両方を補正する際に，両者への色補正を別々に行うものであろうと，同時に行うものであろうと，目的が双方に同様の色補正をするものであることに変わりはないから，引用発明が同時に色補正を行うものではないからといって，「同時に」色調補正を行う技術を組み合わせる動機付けが存在しないとはいえない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について


特許請求の範囲の請求項１及び本願明細書の記載（【０００１】～【００２７】【００５９】）によれば，本願発明は，以下のような課題を解決するため，発明されたものである。
すなわち，インターネット情報通信システムやＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体により提供されて消費者のパソコンのモニタに表示される商品カタログの色が必ずしも販売元の商品カタログの色ひいては現実の商品の色と一致しないという問題の解決手法として，従来，ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体を介して商品情報を入手した利用者が自らの表示装置に標準イメージ及びこれの色調や濃淡を段階的に変化させた複数のイメージを表示装置に並べて表示し，表示された複数のイメージから別途用意された標準イメージに対応する写真と合致するイメージを選択することにより色調や濃淡を変化させる際のパラメータを記憶装置に格納して，以降の同じ記録媒体からの商品イメージを表示する際格納されたパラメータを適用して色補正をする例が存在したが，色調や濃淡の組合せの数に比して表示されるイメージの数が少ないことから最適のパラメータが設定される可能性が低い等の問題があった。本願発明は，前記の色の不一致の問題と併せて，この問題をも解決すべく，彩色商品の見本画像と基準色画像を組み込んで商品カタログとしたものをデジタルデータとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である受信者に送信し，これを受信した受信者が自己が所有する前記基準色画像の色調に合致するように「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」モニタ表示画像中の基準色画像部分の色調を色補正してモニタ表示画像の基準色画像部分以外の他の部分の色調も「同一条件」かつ「同時に」補正するようにしたものである。２取消事由１（法１７条の２第３項に関する判断の誤り）について(1)「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」の技術的意義について
ア特許請求の範囲の記載
本願発明の特許請求の範囲には，デジタル商品カタログを受信した受信者が，デジタル商品カタログの受信データをデジタル画像として自己が所有する画像システムのモニタに表示した上で「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」，その画像中の送信に伴い色変わりしている基準色画像部分の色調を，情報の受信者が自己が所有する基準色画像の色調に合致した色調に色補正することによって，この補正と同一条件でかつ同時にモニタ表示画像の基準色画像部分以外の他の部分の色調も補正することが記載されている。
このことから，特許請求の範囲の文言上は，商品カタログの基準色画像部分以外の他の部分が基準色画像部分と同一条件でかつ同時に色補正されるように，商品カタログの受信者が基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能」を機能させずに行うことは特定されているものの，この「自己のシステムにおける選択機能」の意義は明らかでない。
イ発明の詳細な説明の記載
この点について，発明の詳細な説明（【００２４】）には，「最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し，自己の所有するパソコンのモニタに表示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って，本願発明の場合でも，自己の所有するパソコンのモニタに表示された基準色のデジタル画像の色を自己が所有するこの基準色画像の色（印刷された基準色画像の色）と比較して目視で両者間の相違が明瞭に認識された場合に，例えば公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe社    PhotoshopLE-J（登録商標））を用いた色補正処理によって，モニタ表示のデジタル基準色画像の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば，前記デジタル基準色画像と共に表示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので，色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。」と記載されている。
ウ「自己のシステムにおける選択機能」の意義
発明の詳細な説明に「公知のコンピューター画像処理手法」として記載された「AdobePhotoshopLE-J」のユーザガイド（以下「本件ユーザガイド」という。）の「第３章：選択範囲の操作」には，選択ツールにより，①「画像の一部を補正する具体的方法」と②「画像全体を補正する具体的方法」とが記載されている（甲８の２）。なお，「公知のコンピューター画像処理手法を用いた色補正処理」として，本件ユーザガイドに記載された上記以外の技術的事項があると認めるに足りない。そうすると，「自己のシステムにおける選択機能」とは，受信者所有のパソコンのような「自己のシステム」に含まれる，本件ユーザガイドにおける①「画像の一部を補正する具体的方法」と②「画像全体を処理する具体的方法」のことであり，いわゆる「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能のことをいうものと解される。
エ「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」の意義また，「機能させずに」は，文字どおり，上記のような「自己のシステムにおける選択機能」を機能させないことを示している。
そうすると，基準色画像を「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正するとは，受信者所有のパソコンのような「自己のシステム」に含まれた「選択機能」である「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能を機能させないで色補正をすることを意味するものである。すなわち，選択機能を機能させて色補正するものと，上記選択機能を機能させずに色補正するもののうちの，後者を特定して記載したものである。
オ原告らの主張について
原告らは，本件追加事項にいう「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」における｢選択機能を機能（させる）｣とは，画像の一部の処理の場合のみを意味し，画像全体の処理の場合を含んでいないと主張する。しかしながら，発明の詳細な説明を参酌しても，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」との文言が，上記②の「画像の全部」を選択する機能と区別された，上記①の「画像の一部」を選択する機能を機能させないことを表現したものであると解することはできない。
すなわち，本件ユーザガイド（甲８の２）の「画像の選択」や「選択ツールの使い方」には，選択ツールは画像の一部を長方形状か楕円形状に選択することができること，矩形では選択範囲が長方形状になり，Shiftキーを押しながらドラッグすれば正方形状に選択できること，標準ではドラッグして選択範囲を指定すること，画像全体をカット，コピー又は塗りつぶしなどの編集操作の対象としたい場合は，選択範囲メニューから「全てを選択」を選択すること，「全てを選択」のコマンドを選ぶと，画像の周囲全体に選択範囲を表す境界線が現れること等が記載されている。ここでは，画面の長方形状の「部分」を選択するための選択ツールで最大の長方形としての画面「全体」を選択することができ，逆に「全てを選択」を選択することでいわゆるマーキーとよばれる境界線が現れてこれをドラッグすれば長方形の「部分」選択となる。このことから，本件ユーザガイドに記載された「選択ツール」の機能としての「画像の全部」の選択と「画像の一部」の選択とは，同じものであり，一方から他方を区別することはできないものである。よって，本願明細書における「選択機能」も，画像の全部の選択と画像の一部の選択をそもそも区別することができないものと解される。


このように，本願明細書には，上記②の「画像の全部」を選択する機能から区別された上記①の「画像の一部」を選択する機能は記載されていないのであるから，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」との文言が，上記②と区別された上記①を機能させないことを意味すると解することはできない。よって，「公知のコンピューター画像処理手法」を用いた「色補正処理」（【００２４】）につき，本件ユーザーガイド（甲８の２）においても「画像の一部」を選択する機能と「画像の全部」を選択する機能とを技術的に区別することができないから，その区別を前提に，画像の一部を選択する機能を選択しないことが本件追加事項であるかのようにいう原告らの主張は採用できない。
(2)本件補正の適否
ア新規事項か否かについて
本件補正の適否については，本願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，本件追加事項の追加が，新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを判断することによって，適法な補正か否かを判断すべきである。
イ本願当初明細書の記載
本願明細書（【００２４】）の記載内容は，審査審判段階を通じて補正されていないから，本願当初明細書等の記載においても，「公知のコンピューター画像処理手法」を用いた「色補正処理」においては，「画像の一部」を選択する機能を「画像の全部」を選択する機能から区別することができず，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」に対応する技術的事項が記載されていない。そして，本願当初明細書等の他の箇所を併せて検討しても，これを含むように一般化された技術的事項を導くことはできない。
そうすると，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」という事項は，本願当初明細書等に明示的に記載されていない。のみならず，本願当初明細書等に記載された全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項ということもできない。
したがって，本件追加事項（「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」という事項）は，本願当初明細書等に記載された全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項とはいえず，本件補正は，法１７条の２第３項に違反するものといわざるを得ない。
(3)原告らの主張について
ア原告らは，通常は実際に補正する基準色画像α‘の部分のみを対象として色補正するところを，本願発明では，あえて，残りの画像部分と補正処理を一体とすることで「同時に」画像全体を色補正するものであり，本件追加事項は，基準色画像α‘部分のみを色補正の対象とするのではなく，画像全体を色補正の対象とすることを注意的に明らかにする趣旨のものであると主張する。しかしながら，基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行うことは，このような色補正を，受信者所有のパソコンのような「自己のシステム」に含まれた「選択機能」である「選択ツール」の機能を用いずに行うことを意味すると解されるのであって，基準色画像α‘部分のみならずこれ以外の部分をも色補正の対象とすることは，「この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像Ｘ‘のα‘以外の他の部分の色調も補正する」という記載によって示されているものである。自己のシステムにおける選択機能を機能させずに行う色補正が画像全体を対象とするものであるかのようにいう原告らの主張は，特許請求の範囲の記載を正解しないものである。
イ原告らは，本件追加事項の根拠となる記載として，本願当初明細書の【００２４】のほか，本件審決が摘示した【００２４】【請求項１】【請求項４】【請求項６】【００２９】【００３２】【００３４】【００４５】【００５７】や本件審決が摘記していない【００１９】【００２０】【００４２】～【００４４】及び図１の記載を挙げている。
しかしながら，前記(1)エのとおり，基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行うとは，このような色補正を，受信者所有のパソコンのような「自己のシステム」に含まれた「選択機能」である「選択ツール」の機能を用いずに行うことを意味するものである。
そして，原告ら主張に係る本願当初明細書の記載は，いずれも，「選択ツール」の機能を用いずに色補正を行うことを記載したものではないし，基準色画像の色補正を，上記の意味における「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行うことを示すものとはいえない。
(4)小括
よって，取消事由１は，理由がない。
３取消事由２（特許法３６条６項１号及び法３６条４項に関する判断の誤り）
について
(1)特許法３６条６項１号について
前記２(1)のとおり，特許請求の範囲に記載された「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正するとは，このような色補正を，受信者所有のパソコンのような「自己のシステム」に含まれた「選択機能」である「選択ツール」の機能を用いずに色補正することを意味するものであって，「選択機能」を機能させて色補正するものと，機能させずに色補正するもののうち，後者を特定して記載したものである。
これに対して，発明の詳細な説明（【００２４】）に記載された「公知のコンピューター画像処理手法」を用いた「色補正処理」においては，「画像の一部」を選択する機能を「画像の全部」を選択する機能から区別することができず，この記載を含め発明の詳細な説明において，基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」に行うことに対応する技術的事項が何ら記載されていない。
そうすると，特許請求の範囲に，発明の詳細な説明には記載されていない，基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行うことを記載したものであるから，特許法３６条６項１号の要件を満たしていない。
(2)法３６条４項について
同様に，発明の詳細な説明が「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行う点につき当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから，法３６条４項の要件を満たしていない。
(3)原告らの主張について
ア原告らは，発明の詳細な説明（【００２４】）の記載から，ここでいう画像処理方法が「Adobe社   PhotoshopLE-J」に限られないことは明らかであると主張する。


しかしながら，特許請求の範囲に記載の「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」が，前記のとおり，「自己のシステム」に含まれた「選択機能」である「選択ツール」の機能を用いずに色補正することを意味するにもかかわらず，「選択機能」を機能させて色補正する「Adobe社   PhotoshopLE-J」以外の具体的内容は，発明の詳細な説明に何らの記載もない。また，原告らは，「公知のコンピューター画像処理手法」を用いた「色補正処理」として，「Adobe社   PhotoshopLE-J」に係る本件ユーザーガイド以外の具体的方法について，何ら主張立証しない。イ原告らは，デジタル商品カタログの一部に組み込まれている基準色画像部分を画像処理対象として選定することをしないで，例えば「Adobe社   PhotoshopLE-J」などの公知の画像処理手法で，当該基準色画像部分を含んだ画像を補正しようとすれば，画像全体を補正対象とする以外にあり得ず，当業者も当然そのように理解する旨主張する。
しかしながら，原告らの主張は，特許請求の範囲の「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」における｢選択機能を機能（させる）｣とは画像の一部の処理の場合のみを意味し，画像全体の処理の場合を含んでいないという解釈を前提としているところ，前記２のとおり，この解釈を採用することはできない。原告らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
(4)小括
よって，取消事由２も，理由がない。
４取消事由３（特許法２９条２項に関する判断の誤り）について
(1)本願発明の意義
ア「基準色画像」の技術的意義について
特許請求の範囲には，デジタル・データとして送信される商品カタログに「基準色画像」を「組込」むこと及びモニタ表示された，色変わりした商品カタログの画像のうちの「基準色画像」の部分の色調を，情報の受信者が所有する「基準色画像」の色調に合致するように補正することが記載されている。このことから，「基準色画像」とは，送信される商品カタログに組み込まれている画像又は商品カタログを受信して表示する者が所有する画像であって，送信に伴って色変わりした画像の色調の補正の際の基準となる画像を意味するものである。また，請求項１は，基準色画像がどのような種別のものであるかを特定していない。この点について，発明の詳細な説明（【００２１】【００５９】）の記載によれば，ＲＧＢ基準色画像，ＪＩＳ規格等公知の画像を基準色画像とすることが手数や費用からみれば望ましいものの，このような手数や費用を考えなければ，特別に設計した専用の基準色画像のような公知でないものも採用できることが示されている。このことからみても，特許請求の範囲の「基準色画像」の文言自体により基準色画像の種別が特定されていると解することはできない。
イ「組込」みの技術的意義について
特許請求の範囲は，基準色画像を「組込」んだ彩色商品の見本画像を商品カタログとすることを特定するものの，「組込」む態様を特定していない。そして，発明の詳細な説明も「組込」む態様につき何ら述べるところがない。(2)相違点３の判断を他の相違点の判断から切り離したことについてア引用例１に引用発明が記載されていること及び本件審決の一致点の認定は，当事者間に争いがない。また，本件審決が認定した相違点１ないし８が相違点であること自体も争いがない。
イ相違点１，２，４ないし８は，いずれも，彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法の相違を指摘するものである。これに対し，相違点３は，彩色商品カタログの画像伝達を行うための手段とその手段により画像が伝達される者の相違を指摘するものであり，色変化情報の伝達方法そのものではなく，その前提となる彩色商品カタログの画像の伝達のための手段に係る相違を指摘するものである。
そして，本願発明が課題とした，消費者のパソコンのモニタに表示される商品カタログの色が販売元の商品カタログの色や現実の商品と一致しないという色不一致の問題は，商品カタログの画像を消費者が不特定多数者であるか否か及びどのように消費者に画像を伝達するかとは無関係に生ずるのであり（本願明細書【０００４】），このことからすれば，彩色商品カタログの画像の伝達のための手段に係る相違を色変化情報の伝達方法の相違と一体のものとして判断すべきであるとはいえない。
そうすると，本願発明の構成のみならず課題に照らしても，相違点３をその余の相違点と一体不可分の構成として検討しなければならないものではなく，本件審決が相違点３を他の相違点と独立したものとして検討し判断した点に，取り消すべき違法があるとはいえない。
ウ原告らの主張について
(ア)原告らは，相違点３に係る本願発明の構成は，本願発明の「基準色画像」に関する構成である相違点１，６及び７に係る構成の容易想到性を判断する上で不可欠の前提であり，これのみを切り離して判断してよいものではなく，「インターネット情報通信システム」を利用し，情報の受信者が「不特定多数の潜在消費者」であるからこそ，「比較対象となる写真等を不特定多数の利用者に提供するのは，現実的に不可能」（【０００９】）という課題が発生するのに対し，引用発明には，このような課題認識が全く存在しないと主張する。
しかしながら，本願明細書においては，比較対象となる写真等を不特定多数の利用者に提供するのが現実的に不可能であるとの課題（【０００９】）は，基準色画像としてＲＧＢ基準色画像やＪＩＳ規格等の公知の基準色画像を採用することによって解決されるところ（【００２１】【００５９】），特許請求の範囲の請求項１は基準色画像がどのような種別のものであるかを特定していない。そうすると，原告らが主張する課題は，そもそも本願発明が解決しようとしたものとはいえないのであって，原告らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
(イ)原告らは，相違点３に係る本願発明の構成は，本願発明の「一体組込み」「同時補正」に関する構成である相違点２，４及び８に係る構成の容易想到性を判断する上で不可欠の前提であり，これのみを切り出して判断してよいものではなく，「インターネット情報通信システム」を利用するからこそ，販売側にも消費者側にも機器や環境の変更の可能性が常に存在することになり，特定二者間の取引を前提とした引用発明には，このような課題認識が全く存在しないからこそ２段階手法を採用している旨を主張する。
しかしながら，ＣＤ－ＲＯＭや公衆網を用いても，不特定多数の潜在消費者にカタログを提供することはでき，特定二者間の取引に限定されるとはいえないし，インターネットにより提供された商品カタログであっても以前に表示した際の色調の補正の結果を用いた表示ができないこともなく，２段階手法を採用できないともいえない。
よって，本願発明の「一体組込み」「同時補正」に関する構成は，必ずしも「インターネット情報通信システム」を利用することにより生ずるものではないから，原告らの主張は，失当である。
(3)相違点１，６及び７の判断について


ア相違点１，６及び７は，いずれも，彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達に係る色調対比のための画像（本願発明にいう「基準色画像」）が本願発明と引用発明との間で相違することをいうものである。そして，前記(1)のとおり，本願発明は，基準色画像の種別について何ら特定していないのであるから，これらの相違点は表現の上でのものであって，実質的なものではない。
よって，相違点１及び６について「単なる呼称の相違」であるとし，さらに相違点７について相違点１及び６の判断を引用して「適宜なし得たこと」であるとした本件審決の判断に誤りはない。
イ原告らの主張について
(ア)原告らは，本願発明にいう「基準色画像」とは，ＲＧＢ基準色画像，ＪＩＳ規格等の公知の基準色画像である旨主張する。
しかしながら，前記(1)のとおり，本願発明は基準色画像の種別を特定しておらず，原告らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。(イ)原告らは，本願当初明細書（【００５９】）の「特別に設計した自社商品カタログ専用の基準色画像」が本願発明の基準色画像でない旨主張する。しかしながら，本願発明は基準色画像の種別を特定しておらず，本願明細書においても，「特別に設計した自社商品カタログ専用の基準色画像」が「基準色画像」でないとの主張を裏付ける記載も見当たらない。原告らの主張は，特許請求の範囲の記載にも本願明細書の記載にも基づかないものである。
(4)相違点２，４及び８の判断について
ア相違点８について
色調対比用画像部分の色調と彩色商品の見本画像を含む他の部分の色調とを同一条件で補正することに関し，相違点８は，この両部分の色調の補正を「同時に」行うことが引用発明において明確でないというものである。引用例２には，遠隔地から受信カラー画像表示装置に表示された画像のうち色調対比用画像部分となる基準色見本画像の部分の色調を比較のための基準色見本部材の色調と略一致するように補正する操作に応じて，同時に表示されている患者の部分もこの操作に応じた同じ条件により補正されることによって色ずれが解消されることが記載されている（【０００４】【０００５】【００１７】【００２１】【００２４】【００２５】【００３３】【００３７】【００４３】）。そして，引用発明は，利用者により受信されて表示装置に表示され色調等が正しく表示されていない商品情報のイメージを補正するにあたって，標準イメージの色調等の補正において用いられた補正値により補正するのであるから，引用例２に記載された技術と同様に，伝達されて表示装置に表示された色ずれを解消すべきである画像の色調を色調対比用画像を補正したのと同じ条件で補正するものである。そうすると，引用発明において色調等が正しく表示されていない商品情報のイメージの色調等を色調対比用画像の色調を補正するのと同じ条件で補正するにあたって，引用例２に記載された上記技術を採用し，これを同時に行うように構成することは，当業者が容易に想到し得たことである。
そして，引用例２には「カラーマッチング操作」に当たって「同時に色調整されること」が記載されているから，引用発明において引用例２記載のとおり「同時に」色補正を行うことは容易に想到することができる。
イ相違点４について
引用発明に引用例２に記載された技術を採用して「同時」に色補正するように構成することが容易に想到できることは，上記のとおりであるところ，引用例２における色調の補正は，モニタ側のカラー画像表示装置に色信号を調節するための信号を出力する表示画像色調整装置を手動操作することによって行われ，表示画面上の領域選択を伴わないものであることが認められる（【００２１】【００３３】）。そうすると，色調を補正する際「選択手段」を「機能させずに」行う点は，引用発明に引用例２に記載された技術を採用することに伴って，必然的に備わるものである。
ウ相違点２について
彩色商品カタログが「彩色商品の見本画像」と「色調対比用画像」とからなる点について，相違点２は，前者に後者が「組込」まれることが引用発明において明確でないというものである。なお，本願発明が「組込」む態様を特定していないことは，前記(1)のとおりである。
画像を提供する際に用いられる画像ファイルのフォーマットの中に複数の画像を組み込めるものが存在することは当業者において明らかであり，本願明細書が画像を「組込」む態様につき何ら述べていないことからも，裏付けられる。そして，引用例１においては，彩色商品の見本画像である商品情報を標準フォーマットや利用者側操作端末で処理可能な専用フォーマットで提供する旨の記載から（【００１０】），見本画像の提供者は，複数の見本画像（【００１１】）を組み込めるフォーマットを含めた任意のフォーマットから適宜選択することができる。また，利用者側の操作端末のプロセッサが「彩色商品の見本画像」を格納したＣＤ－ＲＯＭから色調対比用画像である「標準イメージ」を取り込む旨の記載（【００２２】【００２５】【００３０】）があるから，「標準イメージ」を見本画像と同様のフォーマットで提供することを予定している。
したがって，引用発明は，操作端末で処理可能であり商品の見本画像の提供に用いることができるフォーマットのうち提供者により任意に選択されたものによって見本画像と標準イメージが提供されることを予定しているのであり，このことを踏まえれば，複数の画像を組み込める周知の標準フォーマットを選択したり何らかの態様で標準イメージを見本画像に「組込」んで商品カタログとして提供することは，商品の見本画像の提供者において適宜なし得たことである。
エ原告らの主張について
(ア)原告らは，引用発明には，わざわざ，商品情報のイメージに標準イメージを「組込」む必要性も動機付けもなく，また，「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」「同時に」色補正を行うことについても，仮に引用例２に記載されていたとしても，これらを引用発明に組み合わせる動機付けが存在しないと主張する。
しかしながら，引用発明において色調等が正しく表示されていない商品情報のイメージの色調等を色調対比用画像の色調を補正するのと同一条件で補正するにあたって引用例２に記載された上記技術を採用し，この補正を同時に行うように構成すること，引用発明において標準イメージを見本画像に「組込」むこと，及び，色補正にあたって「選択手段」を「機能させずに」行うことが，容易に想到できることは，前記のとおりである。


主文
被告人を懲役１年６月に処する。
この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，造血幹細胞提供関係事業等を行う一般社団法人オの理事として同協会
の業務全般を実質的に管理しているものであるが，
第１【平成２９年９月１５日付け起訴状の公訴事実】
Ａ，Ｂ及びＣと共謀の上，大阪市ａｂ丁目ｃ番ｄ号所在の診療所であるアにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり，前記アの管理者であるＡにおいて，第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく，別表記載のとおり，平成２８年２月１３日から平成２９年４月１４日までの間，３回にわたり，前記アにおいて，Ｄほか１名に対し，別表記載の各目的で，分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を，解凍の上，投与し，もって第一種再生医療等提供計画を提出
せずに第一種再生医療等を提供した
第２【平成２９年１０月５日付け起訴状の公訴事実】
臍帯血の保管等を業とする株式会社イの代表取締役及び臍帯血販売等を業とする株式会社ウの代表取締役であるＣが平成２８年１１月１５日及び同月１６日，愛媛県警察本部カ課司法警察員警部補Ｄにより臍帯血６６４個の差押えを受け，同日，同人からそのうち６４９個の仮還付を受けて保管を命ぜられ，
これらを保管中，Ｃと共謀の上，
１平成２９年３月２６日，前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち，前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血１個（検体番号ｑ番）を，Ｃにおいて，ほしいままに，茨城県ｅｆ番地ｇ前記イ兼前記ウ事務所から同市ｈｉ丁目ｊ番地キ株式会社エ駅まで持ち出し，同所において，一般社団法人ア代表理事のＢに譲り渡し，２同年４月１３日，前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち，前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血１個（検体番号ｒ番）を，Ｃにおいて，ほしいままに，前記イ兼前記ウから前記エ駅まで持ち出し，同所において，前記ア代表理事のＢ
に譲り渡し，
もって横領した
ものである。
（証拠の標目）
省略
（法令の適用）
罰条
判示第１の行為            包括して刑法６５条１項，６０条，再生医療法６
０条１号，４条１項〔同種行為を反復継続する意
思をもって事前の提出義務に違反し，各提供行為
に及んでおり，包括一罪になると解する。〕
判示第２の行為              包括して刑法６５条１項，６０条，２５２条１項刑種の選択        判示第１の罪について，懲役刑を選択併合罪の処理        刑法４５条前段，４７条本文，１０条（重い判示第２の罪の刑に４７条ただし書の制限内で法定
の加重）
刑の執   行猶予         刑法２５条１項
（量刑の理由）
１本件は，判示の協会を設立するなどして他の医療機関に対する臍帯血の卸売業等を営んでいた被告人が，①判示の診療所の管理者であるＡのほか，Ｂ，Ｃと共謀の上，Ａにおいて，第一種再生医療等提供計画を提出することなく，各患者に対し，それぞれ大腸がんの治療，尋常性乾癬の治療の目的で，細胞の分離，冷凍等の操作を加えた他人の臍帯血を解凍した上，静脈注射するという方法で臍帯血移植を行った再生医療法違反（判示第１），②Ｃと共謀の上，Ｃの会社が所有し，捜査機関により差押えを受け，仮還付を受けて保管を命じられていた臍帯血を，Ｃにおいて，判示第１の診療所の代表理事であるＢに譲り渡した横領（判示第２）の事案であり，臍帯血移植に関する一連の事件である。まず，再生医療法違反の犯行（判示第１）についてみると，再生医療法は，実施される再生医療等に想定されるリスクの程度等に応じた安全確保のための仕組みを設けており，臨床応用がほとんどなく，未知の領域が多く残された第一種再生医療等については，細胞の腫瘍化や予測不能かつ重篤な有害事象を発生させ，人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることに鑑み，同法４条１項において，これを提供しようとする病院又は診療所の管理者に対し，厚生労働省令で定めるところにより，その提供計画の提出を義務付けている。被告人らが再生医療法施行以前から実施してきた臍帯血移植は，移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則１条所定の２７疾病（悪性リンパ腫，急性白血病等の疾病）以外の疾病に対する治療を目的として，免疫抑制等の処置をすることなく，細胞の分離，冷凍等の操作を加えただけの他人の臍帯血を静脈注射によって患者に投与する方法（以下「本件臍帯血移植」という。）によるものであり，このような方法は，安全性，有効性が確立された医療技術ではなく，投与された細胞の性質が体内で変わり得る未知のリスクが含まれるものであって，移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律２条２項所定の有効性，安全性が確立された造血幹細胞移植には該当せず，また，本来の細胞と異なる構造・機能を発揮することを目的として細胞を使用するものであり，再生医療法２条４項所定の「細胞加工物」を用いた医療技術であると解されることなどから，同法４条１項の適用対象となる第一種再生医療等に該当するものであった。


主          文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２被告の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，原告Ａと被告との関係では，第１事件
について生じた費用は原告Ａの，第３事件について生
じた費用は被告の各負担とし，原告Ｂと被告との関係
では，第１事件について生じた費用は原告Ｂの，第３
事件について生じた費用は被告の各負担とし，原告会
社と被告との関係では，第２事件について生じた費用
は原告会社の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１第１事件
（原告Ａの請求）
(1)被告は，その経営するラーメン店の店舗の看板及び従業員の制服に別紙標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を使用してはならない。(2)被告は，被告標章を付した店舗の看板及び従業員の制服を廃棄せよ。(3)被告は，「元祖ラーメンＮ家」の商号を使用してはならない。(4)被告は，別紙登記目録記載の登記中，「元祖ラーメンＮ家」の商号の抹消登記手続をせよ。
(5)被告は，原告Ａに対し，６０２万１２７０円及びこれに対する平成２２年４月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(6)被告は，原告Ａに対し，平成２２年７月１日から被告が被告標章の使用を停止するに至るまで，１日当たり４万０９４５円の割合による金員を支払え。
(7)上記(5)及び(6)につき，仮執行宣言
（原告Ｂの請求）
(1)被告は，原告Ｂに対し，７３６万６８９１円及びこれに対する平成２２年８月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)仮執行宣言
２第２事件（原告会社の請求）
(1)被告は，その経営するラーメン店の店舗の看板及び従業員の制服に被告標章を使用してはならない。
(2)被告は，被告標章を付した店舗の看板及び従業員の制服を廃棄せよ。(3)被告は，「元祖ラーメンＮ家」の商号を使用してはならない。(4)被告は，別紙登記目録記載の登記中，「元祖ラーメンＮ家」の商号の抹消登記手続をせよ。
３第３事件（被告の請求）
(1)原告Ａ及び原告Ｂは，被告に対し，連帯して，４４０万円及びこれに対する平成２４年１月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)仮執行宣言
第２事案の概要
１第１事件は，原告Ａが，被告は原告Ａの有する商標権に係る商標と酷似する被告標章を使用することにより原告Ａの商標権を侵害していると主張して，被告に対し，商標法３６条１項に基づき，被告標章及び「元祖ラーメンＮ家」という商号（以下「本件商号」という。）の使用の差止めを，同条２項に基づき，被告標章を付した店舗の看板及び従業員の制服の廃棄並びに本件商号の抹消登記手続を，さらに，不法行為に基づく損害賠償請求として，６０２万１２７０円及びこれに対する遅延損害金並びに平成２２年７月１日から被告が被告標章の使用を停止するに至るまで１日当たり４万０９４５円の割合による金員の支払を，それぞれ求めるとともに，原告Ｂが，原告Ａ及び原告Ｂが共同で経営するラーメン店の至近距離において被告標章を用いてラーメン店を営業する被告の行為は不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１号の不正競争行為に該当すると主張して，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償請求として，７３６万６８９１円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
第２事件は，原告Ａ及び原告Ｂが上記ラーメン店の経営等を目的として設立した株式会社である原告会社が，被告による上記不正競争行為を理由として，被告に対し，不競法３条１項に基づき，被告標章及び本件商号の使用の差止めを，同条２項に基づき，被告標章を付した店舗の看板及び従業員の制服の廃棄並びに本件商号の抹消登記手続を，それぞれ求めた事案である。第３事件は，被告が，原告Ａ及び原告Ｂは共謀の上で被告に対して違法な脅迫，強要行為を行っており，また，原告Ａ及び原告Ｂが第１事件を提起したことは不当訴訟に該当するなどと主張して，第１事件の反訴として，原告Ａ及び原告Ｂに対し，不法行為に基づく損害賠償請求として，４４０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
２前提事実（当裁判所に顕著な事実，当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実）
(1)当事者
ア原告Ｂは，平成２１年１２月１２日，「元祖ラーメンＮ家」という屋号のラーメン店（以下「原告店舗」という。）を開業した者であり，原告会社は，平成２２年８月２日に飲食店経営等を目的として設立され，同日以降，原告店舗を経営している株式会社である。なお，原告会社の代表取締役としてＣが，取締役として原告Ａ及び原告Ｂが，それぞれ登記されている。
（弁論の全趣旨）
イ原告Ａは，以下の商標権（以下，「本件商標権」といい，本件商標権に係る商標を「本件商標」という。）を有する者である（争いがない。）。(ｱ)登   録番号      第５３２７３９２号(ｲ)出   願年月   日    平成２２年１月２１日(ｳ)登   録年月   日    平成２２年６月４日
(ｴ)商品及び役務の区分      第４３類
(ｵ)指   定役務      ラーメンを主とする飲食物の提供
(ｶ)商   標    別紙商標目録記載のとおり
ウ被告は，平成２２年４月６日，「元祖ラーメンＮ家」という屋号のラーメン店（以下「被告店舗」という。）を開業した者である（争いがない。）。
(2)原告Ｂが原告店舗を開業するに至る経緯


原告Ｂは，昭和５６年３月２０日から，元祖Ｎ屋という屋号のラーメン店（以下「元祖Ｎ屋」という。）に勤務していたが，経営者との経営方針に関する見解の相違等を理由として，平成２１年８月３１日，他の従業員ら（１５名程度）とともに元祖Ｎ屋を退職した。そして，原告Ｂは，上記退職者のうちの数名（被告を含む。）の協力の下，新たにラーメン店を立ち上げることとし，平成２１年１２月１２日，原告店舗の営業を開始した。被告は，原告店舗の開業準備に当たり，取引業者の選定等の業務を行った。なお，原告店舗は，平成２２年５月に移転する前の元祖Ｎ屋から見て，道路を挟んで斜め向かい側の位置にあり，原告店舗と元祖Ｎ屋との距離は直線で約３４メートルある。
（乙１１，乙１４，乙２０，乙４１，原告Ｂ本人，弁論の全趣旨）
(3)原告Ｂと被告の間における覚書
原告Ｂは，平成２１年１２月２６日，被告との間において，①原告Ｂは，被告が「元祖Ｎ家」という屋号のラーメン店を開店し営業することについて，一切の異議申立てや損害賠償の請求をしない旨を記載した覚書（乙１，以下「本件覚書①」という。）及び②被告は，原告Ｂが「元祖Ｎ家」という屋号のラーメン店を営業していることについて，一切の異議申立てや損害賠償の請求をしない旨を記載した覚書（甲１０，以下「本件覚書②」といい，本件覚書①と併せて「本件各覚書」ということがある。）を取り交わした（争いがない。）。
(4)被告による被告店舗の開業
被告は，平成２２年３月３０日，本件商標と酷似する被告標章を使用した看板を被告店舗に掲げ，同年４月６日から被告店舗の営業を開始した。被告は，被告標章がプリントされたＴシャツを被告店舗の従業員の制服として使用するとともに，「元祖ラーメンＮ家」という名称を被告店舗の商号として登記し，使用している。
なお，被告店舗は，原告店舗から見て，道路を挟んで斜め向かい側の位置にあり，被告店舗と原告店舗との距離は直線で約１００メートルある。（被告店舗の商号の登記については，甲２。被告店舗と原告店舗の位置関係については，乙２０及び弁論の全趣旨。その余は，争いがない。）
(5)原告Ｂによる解除の意思表示
原告Ｂは，被告に対し，平成２２年６月８日に開催された原告Ｂと被告の間における福岡地方裁判所平成２２年(ﾖ)第ａ号仮処分申立事件の第５回審尋期日において，本件覚書①は被告に対して無条件に「元祖ラーメンＮ家」という名称，表示，看板等の使用を許諾したものではなく，上記表示等に付随して存在する原告Ｂの信用を失墜せしめないという信義則上の義務を被告は負っているところ，同年６月４日に覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されるなどしたことにより，被告が上記信義則上の義務に違反したことは明らかであるとして，債務不履行に基づき，本件覚書①に基づく契約を解除する旨の意思表示をした。
また，原告Ｂは，被告に対し，同月１７日，上記解除の意思表示を記載した通告書（甲１２の１）を改めて送付した。
（甲１２の１及び２，弁論の全趣旨）
(6)原告Ａ及び原告Ｂによる本件訴訟の提起
原告Ａ及び原告Ｂは，平成２２年７月２０日，前記１のとおりの本件訴訟（第１事件）を提起した（当裁判所に顕著な事実）。
３争点
(1)原告Ａの被告に対する商標法３６条１項及び２項に基づく請求について（第１事件）
ア原告Ａによる本件商標の使用許諾の有無
イ原告Ａによる本件商標権の行使が信義則違反又は権利濫用に当たるか否かウ本件商標が無効審判により無効にされるべきものであるか否か(2)原告Ａ及び原告Ｂの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求について
（第１事件）
ア不法行為の成否
イ損害発生の有無及びその額
(3)原告会社の被告に対する不競法３条１項及び２項に基づく請求について（第２事件）
ア原告会社の商品等表示の有無
イ原告会社の商品等表示の周知性の有無
ウ原告会社による本件商標の使用許諾の有無
エ原告会社による不競法違反の主張が信義則違反又は権利濫用に当たるか
否か
オ被告の先使用権の有無
(4)被告の原告Ａ及び原告Ｂに対する不法行為に基づく損害賠償請求について
（第３事件）
ア不法行為の成否
イ損害発生の有無及びその額
４争点に対する当事者の主張
(1)原告Ａの被告に対する商標法３６条１項及び２項に基づく請求について（第１事件）
ア原告Ａによる本件商標の使用許諾の有無
【被告の主張】
(ｱ)原告Ｂは，平成２１年１２月２５日ころ，被告に対し，被告が「元祖ラーメンＮ家」という商標を使用して，原告店舗の近くでラーメン店を営業することを許諾した（以下「本件許諾」という。）。原告Ａは，本件覚書①に「元祖Ｎ家」という名称の使用を許諾する旨が記載されていることをもって，原告Ｂは被告に対して「元祖Ｎ家」という名称の使用は許諾したが，「元祖ラーメンＮ家」という名称の使用は許諾していないと主張する。しかし，本件覚書②には，原告Ｂが「元祖Ｎ家」という屋号のラーメン店を営業している旨が記載されているところ，その当時，原告Ｂが経営していたのは「元祖ラーメンＮ家」という屋号の原告店舗だけであったことなどからすると，原告Ｂは，本件許諾の当時，「元祖Ｎ家」と「元祖ラーメンＮ家」を全く区別していないといえる。したがって，原告Ｂが，被告に対し，「元祖ラーメンＮ家」という名称の使用を許諾していたことは明らかであり，原告Ａの上記主張には理由がない。また，本件覚書①には，被告が新たに開業する店舗と原告店舗との距離等について，限定する旨の記載はなく，他にこれをうかがわせる事情もない。


(ｲ)そして，原告Ｂは，他人である原告Ａに本件商標を登録させ，原告Ａを通じて被告に対して本件商標権を行使することによって，本件許諾の効力を失わせるという不当な目的の下に，正常な共同経営の関係にはない原告Ａと通謀又は協力して，原告Ａに本件商標を登録させている。このような通謀又は協力関係が存在する以上，原告Ｂと原告Ａは信義則上同視されるべきであり，原告Ｂによる本件許諾は，原告Ａによる本件商標の使用許諾と同視されるべきである。
また，仮に，原告Ｂと原告Ａとの間に正常な共同経営の関係があった場合，原告Ａは，共同経営者である原告Ｂが行った本件許諾の内容を実現するため，被告に対して本件商標の使用を許諾する必要があるから，原告Ｂと同様，当然に平成２１年１２月２５日に本件商標の使用を許諾していることになる。
さらに，原告Ａが，本件各覚書を確認した後も，作ったものは仕方ないという程度の認識しか有しておらず，被告に対し，異議を述べたり，訂正の提案をしたりしていないことなどからすれば，原告Ａが，被告による本件商標の使用について許諾していたことは明らかである。(ｳ)なお，原告Ａは，被告が違法薬物を使用し，原告店舗の屋号に対する信用を失墜させないという本件許諾に付随する信義則上の義務に違反したため，原告Ｂは本件許諾を解除したと主張する。しかし，本件覚書①において，被告の違法薬物使用の事実は解除事由として定められておらず，民法上も解除事由とされていない。また，被告が違法薬物を使用し，執行猶予付きの有罪判決を受けたという事実によって，原告Ｂ及び原告店舗の信用，評判が下がる可能性はないから，契約目的達成に重大な影響を与える状況が全くなかったことは明らかである。したがって，被告に要素たる債務の不履行は全く存在しないから，いわゆる信義則上の付随義務違反を理由として，原告Ｂが本件許諾を解除した旨の原告Ａの上記主張には理由がない。
【原告Ａの主張】
(ｱ)原告Ｂが，「元祖ラーメンＮ家」の商標を使用して，原告店舗の近辺でラーメン店を営業することを許諾した事実はない。原告Ｂは，本件各覚書の記載のとおり，被告に対し，「元祖Ｎ家」という屋号を使用することは認めたが，「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用を認めたことは断じてない。被告は，本件覚書②（甲１０）の記載を根拠に，「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用の許諾があったと主張するが，本件覚書②は，本件覚書①（乙１）と異なり，原告Ｂが被告と手を切りたいという趣旨で作成されたものであり，屋号使用の許諾に係るものではないから，被告の上記主張は失当である。被告は，「元祖ラーメンＮ家」の成功を目の当たりにし，原告Ｂから「元祖Ｎ家」という屋号の使用許諾を得ていたことを奇貨として，「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用についても許諾を得たと強弁しているにすぎない。
また，原告Ｂは，被告に対し，原告店舗の近くで開店してもよいとは言ったが，至近距離での開店を許容していたものではなく，当然合理的な距離を空けることを予定していた。本件覚書①には距離制限に関する記載はないが，その作成当時，原告Ｂと被告との間には深い確執があったことなどからすれば，上記距離制限が黙示的に含まれていることは明らかである。そうであるにもかかわらず，被告は，同じＮ地区にあり，原告店舗からすぐに見える程度の距離しか離れていない場所に被告店舗を開店しているから，本件許諾の効果は及ばないというべきである。(ｲ)原告Ａと原告Ｂは明らかに別人格であり，これを同一視する法理は存在しない。両者は信義則上同視されるべきであるという被告の主張は，独自の見解に基づくものであり，到底認められるものではない。(ｳ)なお，仮に，原告Ｂが本件許諾をしたとしても，被告は覚せい剤の自己使用という反社会的な事実で有罪判決を受けたため，原告Ｂは，本件許諾を解除した。すなわち，本件許諾は，社会的に周知され，ラーメン店として高い評判を得ている原告Ｂの「元祖ラーメンＮ家」という商号の使用を被告に認めるものであるから，その内容として，被告は，原告Ｂが築き上げてきた上記商号に対する信用を失墜させない信義則上の義務を有する。にもかかわらず，被告は，覚せい剤の自己使用という反社会的な事実で有罪判決を受け，上記信義則上の義務に違反し，原告Ｂとの信頼関係を破壊した。そこで，原告Ｂは，被告に対し，被告の上記信義則違反及び信頼関係が破壊されたことに基づく債務不履行を理由として，本件許諾を解除する旨の意思表示をしたものである。イ原告Ａによる本件商標権の行使が信義則違反又は権利濫用に当たるか否
か被告の主張】
仮に，原告Ａによる本件商標の使用に関する許諾が存在しなかったとしても，上記のとおり，原告Ｂは，他人である原告Ａに本件商標を登録させ，原告Ａを通じて被告に対して本件商標権を行使することによって，本件許諾の効力を失わせるという不当な目的の下に，正常な共同経営の関係にはない原告Ａと通謀又は協力して，原告Ａに本件商標を登録させたものであるから，信義則上，原告Ａは原告Ｂと同視されるべきである。そうすると，原告Ｂが本件許諾をしているにもかかわらず，原告Ａが，形式的に原告Ｂと別の法人格であることを奇貨として，被告に対し，本件商標権に基づく請求をすることは，明らかな自己矛盾の行為であり，信義則（禁反言の原則）に反すると同時に，正義に著しく反し，権利を濫用するものであるといえる。原告Ａの主張】
原告Ｂは，経営に関して知識を持ち合わせていなかったため，それを補う形で原告Ａが原告店舗の共同経営者となったものである。そして，原告Ａは，平成２１年９月ころから本件商標を商標登録する必要があると考えていたが，原告Ｂがラーメンの調理等に忙殺されており，同人名義で商標登録の出願をする時間的余裕が全くなかったため，原告Ａが出願をしたにすぎない。また，原告Ｂはラーメン調理や接客を担当し，原告Ａはその他経営に関する環境整備事項を分担しており，原告Ａはその分担に従って本件商標の登録をしたのであって，原告Ａが本件商標の登録を出願したことに関し，何ら不自然な点は存在しない。


また，一般に，いつ商標登録の出願を行うかは出願者の自由であるし，原告Ａは，本件商標の出願時に本件各覚書が作成されていたことを知っていたが，本件各覚書に記載された「元祖Ｎ家」と本件商標の「元祖ラーメンＮ家」は異なるものだと考えていた。したがって，本件商標について登録を出願することが，本件各覚書の効力を潜脱するための手段となることを認識してはいなかった。また，原告Ａは，本件商標の出願時，被告がどのようなデザインの看板を掲げるのかを知らなかった。このように，原告Ａには，被告による「元祖ラーメンＮ家」の使用を妨害する意図を抱く端緒すらなかったのである。
以上の事情からすれば，原告Ａの被告に対する本件商標権の行使は，正当なものであり，信義則違反又は権利濫用に当たらないことは明らかである。
ウ本件商標が無効審判により無効にされるべきものであるか否か
【被告の主張】
(ｱ)商標法３条１項４号について
本件商標の「元祖ラーメンＮ家」のうち，「元祖」は，それ自体では自他役務識別標識としての機能を果たし得ない，単なる付記的表示であり，「ラーメン」は，提供される主たる飲食物の品目の普通名称である。そして，「Ｎ家」は，ご当地ラーメンである「Ｎラーメン」の発祥の地として全国的に有名なＮ地区を指す地理的名称の「Ｎ」と，一般的に屋号，家号の略称として使用される「家」を結合したものにすぎない。したがって，本件商標は，ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る商標であり，自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであるから，商標法３条１項４号に該当し，商標登録をすることができないものであることは明らかである。
(ｲ)商標法３条１項６号について
本件商標の重要部分である「Ｎ家」は，役務の質等を表示する「Ｎ」に，屋号の略称たる「家」を付したものであって，単にＮラーメンが提供されるラーメン店という役務の質及び役務の提供場所等を表示しているにすぎない。したがって，本件商標は，需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であることは明らかであり，商標法３条１項６号に該当し，登録することができないものである。
(ｳ)商標法４条１項８号について
本件商標の出願前から，東京都八王子市及び神奈川県横浜市に「Ｎ家」というラーメン店が存在しており，インターネット上の検索エンジンを用いた検索の結果等によれば，これらの知名度は非常に高いといえるから，本件商標が他人の著明な略称に当たることは明らかである。そして，原告Ａは，本件商標の登録を行うに当たって上記各「Ｎ家」の使用者か承諾を得ていないから，本件商標は，商標法４条１項８号に該当するといえ，商標登録を受けることができないものである。
(ｴ)
以上のとおり，本件商標は，商標法３条１項４号及び６号並びに同法４条１項８号に該当し，商標登録を受けることができないものであるから，無効審判により無効とされるべきものであることは明らかである。したがって，商標権者である原告Ａは，被告に対し，本件商標権を行使することはできない（商標法３９条，特許法１０４条の３第１項）。
【原告Ａの主張】
(ｱ)商標法３条１項４号について
本件商標は，上段の「元祖ラーメン」と下段の「Ｎ家」とでは，その文字の大きさが著しく異なる。この点が，本件商標の際だった特徴の一つである。また，白地の背景の上に，他の文字が黒色で記載されている中，「ラーメン」の文字だけが赤色文字で記載されるという絶妙な調和により本件商標は成立しており，この点が，見る者をして，原告店舗で供されるラーメンを想起させるのである。したがって，本件商標には，自他識別能力が十分に備わっている。
仮に，本件商標を構成する各要素がありふれた名称であるとしても，商標法３条１項４号に該当するか否かは，当該商標を全体的に観察して決せられなければならない。そうすると，「元祖ラーメンＮ家」という名称は，インターネット上の検索エンジンによる検索によれば，原告店舗及び被告店舗を除いて他にないのであるから，本件商標がありふれているということはできない。
したがって，本件商標は，商標法３条１項４号に該当しない。
(ｲ)商標法３条１項６号について
本件商標は，一体不可分の屋号として認識されるべきものであり，「Ｎ」が地名として理解される場合があったとしても，「Ｎ家」の文字に自他識別能力が認められないということにはならない。そして，本件商標の名称，文字の大きさ及び色からすれば，本件商標に自他識別能力が備わっていることは，上記(ｱ)のとおりである。
したがって，本件商標は，商標法３条１項６号に該当しない。
(ｳ)商標法４条１項８号について
東京都八王子市と神奈川県横浜市に存在するラーメン店「Ｎ家」は，いずれも著名性が認められないから，本件商標が他人の著明な略称であるということはできない。
したがって，本件商標は，商標法４条１項８号に該当しない。(ｴ)以上のとおり，本件商標は，商標法３条１項４号及び６号並びに同法４条１項８号に該当しないことは明らかである。なお，被告は，平成２３年７月２２日，特許庁に対し，本件商標登録を無効とする旨の審決を求めて審判の請求をしたが，その請求は退けられている。(2)原告Ａ及び原告Ｂの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求について
（第１事件）
ア不法行為の成否
【原告Ａ及び原告Ｂの主張】
(ｱ)被告は，本件商標に極めて酷似する被告標章を使用した看板を被告店舗に掲げ，被告標章をプリントした制服を使用し，「元祖ラーメンＮ家」という商号で被告店舗を営業し，原告Ａの本件商標権を侵害している。(ｲ)また，被告の上記行為は，需要者の間に広く認識されるに至っている本件商標と極めて酷似する被告標章を使用することにより，消費者をして，被告店舗は原告店舗と営業主体が同一である又は原告店舗の２号店が被告店舗であると誤認させ，混同を生じさせるものであるから，不競法２条１項１号の不正競争に該当するものである。そして，被告は，上記不正競争により，原告店舗の売上げを減少させるなどして原告Ｂの営業上の利益を侵害している。


(ｳ)原告Ｂは，被告に対し，「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用を許諾していない。仮に，これを許諾していたとしても，被告が覚せい剤の自己使用という反社会的な事実で有罪判決を受けたことにより，原告Ｂは，上記使用許諾を解除している。
また，原告Ａは，原告Ｂと共同経営の関係にあり，原告Ａが本件商標の登録を行ったこと及びその時期等について，何ら不自然な点はない。したがって，原告Ａ及び原告Ｂによる本件損害賠償請求が，信義則違反又は権利濫用に当たるということはできない。
【被告の主張】
(ｱ)原告Ｂは，被告に対し，「元祖ラーメンＮ家」の商標を使用して，原告店舗の付近でラーメン店を営業することを許諾（本件許諾）しているから，被告による不法行為は成立しないというべきである。原告Ｂは，本件許諾の解除を主張するが，被告には解除事由となり得る債務不履行はなく，原告Ｂの主張には理由がない。
仮に，本件許諾が存在しないとしても，本件各覚書を締結するに至る経緯等からすれば，原告Ｂの不法行為に基づく損害賠償請求は，信義則（禁反言の原則）違反又は権利濫用に当たり，許されない。(ｲ)原告Ａは，原告Ｂと通謀し，本件許諾の効果を潜脱するという不当な目的の下に本件商標の登録を行っているから，原告Ｂによる本件許諾は，信義則上，原告Ａによる本件商標の使用許諾と同視されるべきである。仮に，これが認められないとしても，原告Ｂが本件許諾をしているにもかかわらず，原告Ａが，形式的に原告Ｂと別の法人格であることを奇貨として，被告に対し，本件商標権に基づく請求をすることは，信義則（禁反言の原則）に反すると同時に，正義に著しく反し，権利を濫用するものであり，許されない。
イ損害発生の有無及びその額
【原告Ａ及び原告Ｂの主張】
(ｱ)原告Ｂの損害
原告店舗は，開店後からその知名度を高めていき，順調に売上げを伸ばしていたが，被告店舗の開店により，不当に客を奪われた。被告店舗の開店前の原告店舗の１日平均の売上げは約７４万円であったが，被告店舗開店後の１日平均の売上げは約５５万円にとどまっており，１日当たり約１９万円売上げが減少している。したがって，被告店舗が開店した平成２２年４月６日から同年８月２日までに確定した原告店舗の利益減少額（売上減少額１９万円×１１７日×原告店舗の利益率４３．１％＝９５８万１１３０円）につき，原告Ａ及び原告Ｂの損害を等分した４７９万０５６５円が，原告店舗の利益の減少に係る原告Ｂの損害となる。また，原告Ａ及び原告Ｂは，被告による本件商標の不正使用によって，消費者から被告店舗との関係について幾度も問合せを受けたり，不本意にもインターネット上で被告店舗が原告店舗の２号店と紹介されたりしたため，精神的苦痛を被った。このような原告Ａ及び原告Ｂの精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料は，それぞれ１００万円を下らない。さらに，原告Ａ及び原告Ｂは，被告の商標権侵害行為及び不競法違反行為の差止め及び損害賠償請求等を弁護士に委任せざるを得なかったものであり，本件訴訟の訴額及び難易等を考慮すると，弁護士費用３００万円を損害と認めるのが相当である。
以上のとおりであるから，原告店舗の利益の減少に係る原告Ｂの損害に上記慰謝料１００万円及び弁護士費用のうち原告Ｂの按分額１５０万円を加えた７２９万０５６５円及びこれに対する遅延損害金が，原告Ｂの損害の合計額となる。
(ｲ)原告Ａの損害
被告店舗が開店した平成２２年４月６日から同年６月３０日までの８６日間の原告店舗の利益減少額（売上減少額１９万円×８６日×原告店舗の利益率４３．１％＝７０４万２５４０円）につき，原告Ａ及び原告Ｂの損害を等分した３５２万１２７０円，及び，同年７月１日から被告が被告標章の使用を停止するに至るまで１日当たり４万０９４５円（売上減少額１９万円×原告店舗の利益率４３．１％×１／２）の割合による金員が，原告店舗の利益の減少に係る原告Ａの損害となる。そして，これに上記慰謝料１００万円及び弁護士費用のうち原告Ａの按分額１５０万円を加えた６０２万１２７０円及びこれに対する遅延損害金並びに同年７月１日から被告が被告標章の使用を停止するに至るまで１日当たり４万０９４５円の割合による金員が，原告Ａの損害の合計額となる。
【被告の主張】
原告Ａ及び原告Ｂの上記主張は，争う。
原告店舗の近くにおいて，平成２２年５月１０日に元祖Ｎ屋がリニューアルオープンしている上，被告店舗の隣に新たに「名物元祖ＮラーメンＮ屋台」という名称のラーメン店がオープンしており，同月ころから，被告店舗の売上げも減少していることなどからすると，原告店舗の売上げ減少は，被告店舗の開業が影響したものではないというべきである。(3)原告会社の被告に対する不競法３条１項及び２項に基づく請求について（第２事件）
ア原告会社の商品等表示の有無
【原告会社の主張】
原告店舗の屋号である「元祖ラーメンＮ家」は，原告会社の営業を示すものであり，不競法２条１項１号の商品等表示に当たることは明らかである。被告の主張】
原告Ｂが，原告Ａに対し，原告店舗の営業権を譲渡しているのであれば，「元祖ラーメンＮ家」という表示は，不競法２条１項１号にいう原告Ｂの商品等表示ではないということになる。そして，原告Ｂによる原告会社に対する営業譲渡は，二重譲渡となり無効である。したがって，「元祖ラーメンＮ家」という表示は，原告会社の商品等表示ではないことになる。仮に，原告Ｂが原告Ａに原告店舗の営業権を譲渡していないとしても，原告Ａは，「元祖ラーメンＮ家」という本件商標の登録を受け，本件商標権が自己に帰属することを主張しているから，「元祖ラーメンＮ家」という表示は，原告会社の表示ではないことになる。
イ原告会社の商品等表示の周知性の有無
【原告会社の主張】


他人の周知な商品等表示と同一又は類似する表示を使用して，需要者に混同を生じさせることにより，当該表示により培われた他人の信用にただ乗りして顧客を獲得することを防止するという不競法２条１項１号の趣旨からすれば，混同の危険があれば救済されるべきであるから，周知性の意義は広く解されるべきである。
本件において，「元祖ラーメンＮ家」という表示には，被告による商標登録の異議申立てが棄却されたことからも明らかなように，自他役務識別能力があり，原告Ａ及び原告Ｂが「元祖ラーメンＮ家」という屋号を用いて原告店舗を開店してから約３年が経過し，この間，原告会社は，着実に営業規模を拡大し，積極的にタクシーや駅付近案内図に広告を出すなどしている。その上，本件訴訟に関する多数の報道がされるなどしていることなどからすれば，「元祖ラーメンＮ家」という名称が周知性を獲得していることは明らかである。
【被告の主張】
そもそも「元祖ラーメンＮ家」という表示は，需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であるから，このような表示に顕著性がないことは明らかである。また，原告店舗の営業期間は短く，規模も市場占有率も小さい上，原告会社による原告店舗に関する広告は宣伝効果の乏しいものである。さらに，原告店舗に関する記事が新聞やインターネットに掲載されている程度では，原告店舗が周知性を有しているということはできない。
ウ原告会社による本件商標の使用許諾の有無
【被告の主張】
原告会社の取締役である原告Ｂ又は原告Ａによる本件商標の使用許諾が存在している以上，信義則上，原告会社の許諾もあったというべきである。したがって，原告会社による不競法違反の主張は，全く理由がないというべきである。
【原告会社の主張】
原告Ｂは，被告に対し，「元祖Ｎ家」という屋号の使用は許諾したが，本件商標である「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用の許諾（本件許諾）はしていない。したがって，原告Ｂが，本件許諾をしたことを前提とする被告の上記主張には理由がない。
仮に，原告Ｂが本件許諾をしたとしても，被告が覚せい剤の自己使用という反社会的な事実で有罪判決を受け，上記商号に対する信用を失墜させないという本件許諾に付随する信義則上の義務に違反し，原告Ｂとの信頼関係を破壊したため，原告Ｂは，本件許諾を解除した。エ原告会社による不競法違反の主張が信義則違反又は権利濫用に当たるか
否か
【被告の主張】
原告会社の取締役である原告Ｂによる本件許諾が存在しているにもかかわらず，原告会社が，形式的に原告Ｂと別の法人格であることを奇貨として，被告に対し，不競法違反を理由とする請求をすることは，明らかな自己矛盾の行為であり，信義則（禁反言の原則）に反すると同時に，正義に著しく反し，権利を濫用するものであるといえる。
【原告会社の主張】
原告Ｂは，被告に対し，「元祖Ｎ家」という屋号の使用を許諾したが，「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用を許諾したことはない。そうであるにもかかわらず，被告は，「元祖ラーメンＮ家」という表示で被告店舗の営業を行った結果，消費者や取引業者をして原告店舗との混同を生じさせており，これが不競法に違反することは明らかである。したがって，原告会社の権利行使は正当なものであり，信義則違反又は権利濫用には当たらない。
オ被告の先使用権の有無
【被告の主張】
原告会社は，平成２３年５月２０日をもって，「元祖ラーメンＮ家」という表示が周知性を獲得したと主張するようであるが，被告は，平成２２年４月６日から「元祖ラーメンＮ家」という商号を使用して，被告店舗の営業を開始している。そして，被告に不正の目的がないことは明らかであるから，被告には，不競法１９条の先使用権が成立する。
【原告会社の主張】
被告の上記主張は，争う。
(4)被告の原告Ａ及び原告Ｂに対する不法行為に基づく損害賠償請求について
（第３事件）
ア不法行為の成否
【被告の主張】
(ｱ)原告Ａ及び原告Ｂは，共謀の上，平成２２年３月９日，原告Ａにおいて，被告に対し，武力を行使するとの威嚇を行って，「元祖ラーメンＮ家」という本件商標の使用の中止を要求した。このような行為は，被告に対しその生命，身体等に対し害を加える旨を告知するものであり，違法な脅迫，強要行為であるから，共同不法行為（民法７１９条１項）を構成するというべきである。
(ｲ)原告Ｂは，被告に対し「元祖ラーメンＮ家」の屋号を使用して原告Ｂの店舗の付近でラーメン店を経営することを許諾したにもかかわらず，不当にも，被告が「元祖ラーメンＮ家」の商標を使用できないようにするために本件訴訟を提起した。これは，故意に，自らの行為と矛盾する行為を行って，違法に被告に損害を与えるものであり，不法行為に当たる。また，原告Ａについても同様である。そして，原告Ａ及び原告Ｂは，本件訴訟を提起するに当たり共謀しているから，共同不法行為に該当する。
【原告Ａ及び原告Ｂの主張】
(ｱ)原告Ａは，被告に対し，「武力で行使する」と発言したのは，被告が原告Ａを嘲笑するような言動をしていたからである。原告Ａは，被告に対し，本件商標に関する問題について，話合いを求めていたが，被告から小馬鹿にされ，冷静さを失い，図らずも上記発言をしてしまったものであり，これは売り言葉に買い言葉の域を出ないものであるから，不法行為を構成するような違法性を帯びるものでないことは明らかである。(ｲ)訴えの提起が違法な行為になるのは，当該訴訟において提訴者の主張した権利等が根拠を欠くものであることにつき提訴者が悪意・重過失である場合など，訴え提起が裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる。
原告Ａ及び原告Ｂは，商標権又は不競法に基づき訴えを提起しており，確たる法的根拠に基づくものである。また，原告Ａ及び原告Ｂは，本件覚書①の法的解釈を争っているのであり，被告が主張するような自己矛盾行為は何ら認められない。したがって，原告Ａ及び原告Ｂによる本件訴訟の提起が，裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠くと認められることなどあり得ず，被告の上記主張は，的外れなものである。
イ損害発生の有無及びその額
【被告の主張】
(ｱ)被告は，原告Ａ及び原告Ｂによる上記強要行為により，多大な精神的苦痛を受けたのであり，これによる被告の損害を金銭的に評価すると２００万円を下らない。


(ｲ)また，被告は，不当な本件訴訟を提起するという原告Ａ及び原告Ｂの行為により，多大な精神的苦痛を受け，うつ病を患った。これによる被告の損害を金銭的に評価すると２００万円を下らない。(ｳ)そして，これらの共同不法行為に基づく損害賠償請求を追行するための弁護士費用は，上記損害の合計額の１０％である４０万円を下らない。
【原告Ａ及び原告Ｂの主張】
被告の上記主張は，争う。
第３当裁判所の判断
１認定事実
(1)原告店舗の開業等
前提事実(2)のとおり，原告Ｂは，平成２１年８月３１日に元祖Ｎ屋を退職後，同時に元祖Ｎ屋を退職した被告らとともに原告店舗の開業の準備に当たり，同年１２月１２日に原告店舗を開業したところ，開業のための資金は，すべて原告Ｂが自らの名義で銀行等から融資を受けるなどして準備したものであり，原告店舗に係る不動産の賃貸借契約も，原告Ｂの名義で締結された。また，原告Ｂは，同年１０月１６日，福岡市中央保健所長に対し，営業所の名称，屋号又は商号を「元祖ラーメンＮ家」として，原告店舗における飲食店営業の許可を求める旨の申請をしたところ，同所長から，同年１２月４日付けでこれを許可する旨の処分を受けた。
（甲３２，原告Ｂ本人，弁論の全趣旨）
(2)本件各覚書を作成するに至る経緯等
被告は，平成２１年１２月１２日から原告店舗において勤務していたが，原告Ｂとの間で，原告店舗の売上金の管理等をめぐってトラブルとなった。同月２５日，被告が原告Ｂに対して原告店舗の帳簿を見せるように求めるなどしたところ，原告Ｂは，被告に対し，そんなに帳簿を見たいのであれば，店の名前を使っていいから，近くにラーメン店を出して自分で経営すればいい旨の発言をした。
これを受けた被告は，翌２６日，前提事実(3)のとおりの記載のある本件覚書①（乙１）を持参し，原告Ｂに対し，口約束では信用できないから書面を作成して欲しい旨を述べて本件覚書①への署名・押印を求めたところ，原告Ｂは，これに応じて本件覚書①に署名・押印した。
他方，原告Ｂが，被告に対し，被告が原告Ｂに対して原告店舗の営業に関するクレーム等を言わないことを約する書面も作成して欲しいと要求したため，被告は，本件覚書①の記載のうち，「「元祖Ｎ家」という屋号のラーメン店を開店し営業すること」とある部分を「「元祖Ｎ家」という屋号のラーメン店を営業していること」と訂正するなどした書面を作成し，これに被告及び原告Ｂが署名・押印して，前提事実(3)のとおりの本件覚書②（甲１０）が作成された。
なお，本件覚書①作成当時，原告Ｂが経営していたラーメン店は原告店舗のみであり，また，本件覚書①を作成する際，原告Ｂが，被告に対し，被告が開業する店舗の屋号及び原告店舗との距離について，何らかの制限を加える趣旨の発言をすることはなかった。
（乙１１，乙１４，原告Ｂ本人，被告本人，弁論の全趣旨）
(3)原告Ａによる本件商標の商標登録の出願等
ア被告は，前記(2)のとおり，原告Ｂとの間で本件各覚書を取り交わした後，被告店舗開業のための準備に着手し，平成２１年１２月末ころには，被告店舗の入るテナントを見つけるなどした。一方，原告Ｂは，平成２２年１月初めころ，被告が原告店舗の近くにラーメン店を出そうとしていることを知った。
（乙１４，被告本人，弁論の全趣旨）
イ原告Ａは，平成２２年１月初旬から中旬ころ，原告Ｂから話を聞くとともに本件各覚書を確認し，原告Ｂと被告の間において，前提事実(2)のとおりの本件各覚書が取り交わされたこと，及び，そのことについて原告Ｂが後悔していることを知った。
原告Ａは，同月２１日，本件商標について，自らの名義で商標登録の出願をしたところ，同年６月４日，前提事実(1)イのとおりの本件商標の登録を受けた。なお，上記商標登録に必要な費用は，原告Ｂが拠出した。（甲３，甲２７，原告Ｂ本人，原告Ａ本人，弁論の全趣旨）
(4)原告Ａによる被告に対する警告等
ア原告Ａは，平成２２年３月９日，被告と電話で会話した際，本件覚書①を締結したのは原告Ｂであり，原告店舗の名義は原告Ａになっているから，その効力は及ばない旨を述べるなどして，被告に対し，原告店舗の屋号を使用しないように求めた。その際，原告Ａは，原告店舗への立入りを禁ずる旨を申し向けたところ，被告がこれに納得せず，その理由を説明するように求めるなどしたため，被告に対し，「力ずくで武力行使するぞ。」などと発言した。
（甲２７，乙１１，乙１８の１及び２，原告Ａ本人，被告本人，弁論の全趣旨）
イ原告Ａは，平成２２年３月１９日，被告が「元祖Ｎ家」という商号を使用することは，原告Ａの商標権の侵害となり，不競法にも違反することとなるため，上記商号を用いてラーメン店の営業を開始しないよう警告する旨，及び，これに応じない場合には法的措置を取る旨，などを記載した警告書（乙１６）を，その代理人（弁護士）を通じて被告に送付した（乙１６，弁論の全趣旨）。
２原告Ａの被告に対する商標法３６条１項及び２項に基づく請求について（第１事件）
(1)争点(1)ア（原告Ａによる本件商標の使用許諾の有無）についてア被告は，原告Ｂが被告に対して「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用の許諾（本件許諾）をしており，原告Ａは，本件許諾の効力が及ぶのを免れるという不当な目的の下，原告Ｂと通謀して，自己の名義で本件商標の登録を受けているから，原告Ｂと原告Ａは同視されるべきであり，したがって，原告Ｂによる本件許諾は，原告Ａによる本件商標の使用許諾と同視されるべきであると主張する。


イ(ｱ)そこでまず，原告Ｂによる本件許諾の存在が認められるか否かについて検討するに，前記１(2)のとおり，原告Ｂは，被告に対し，店の名前を使っていい旨を告げているところ，その当時原告Ｂが経営していたラーメン店は原告店舗のみであったことからすると，原告Ｂの上記発言は，被告に対し，原告店舗において原告Ｂが現に使用している「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用を許諾したものと捉えるのが自然である。したがって，原告Ｂによる本件許諾があったことが認められる。(ｲ)この点，原告Ａは，本件覚書①の記載のとおり，原告Ｂは被告に対して「元祖Ｎ家」という屋号の使用を許諾したものであり，「元祖ラーメンＮ家」という屋号の使用は許諾していないと主張する。確かに，前提事実(3)のとおり，本件覚書①には「元祖ラーメンＮ家」ではなく「元祖Ｎ家」と記載されている。しかしながら，両者は「ラーメン」という文字の有無に違いがあるにすぎない上，原告Ｂ及び被告が，本件覚書①を作成するに当たり，「元祖Ｎ家」と「元祖ラーメンＮ家」を意識的に区別していたことをうかがわせる資料は見当たらない。かえって，前記１(2)のとおり，本件覚書①は，前記(ｱ)のとおりの意味に捉えることができる原告Ｂの発言を受けた被告が，その存在及び内容を明確にするためにその文面を考案したものであることや前提事実(3)及び前記１(2)のとおりの本件覚書②の記載内容及びその作成経緯からすると，原告Ｂ及び被告は，原告店舗が現に使用している屋号は「元祖Ｎ家」であると認識していたことがうかがわれる。これらの事情を踏まえると，原告Ｂ及び被告は，本件覚書①を作成する際，原告Ｂが原告店舗において現に使用している屋号を示すものとして「元祖Ｎ家」という表示を用いたことが認められるというべきである。
したがって，原告Ａの上記主張は，これを採用することができない。(ｳ)また，原告Ａは，原告店舗の至近距離において被告がラーメン店を営業することを原告Ｂは許容していたものではなく，当然合理的な距離を空けることを予定していたと主張する。
しかしながら，前記１(2)並びに証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｂは，被告に対し，原告店舗の近くにラーメン店を出すことを勧める趣旨の発言をしているところ，本件覚書①には，原告店舗と被告が開業するラーメン店の距離について何らかの制限を設ける旨の記載はないことが認められ，本件証拠上，原告Ｂと被告の間で，その旨の会話がされたこともうかがわれない。これに加えて，前提事実(2)のとおり，原告Ｂは，元々勤務していた移転前の元祖Ｎ屋から見て，道路を挟んだ斜め向かい側，直線距離で約３４メートルの位置に原告店舗を開業しており，原告店舗の開業に携わった被告は当然このことを知っていたと考えられる。これらの事情を踏まえると，原告Ｂの内心は別として，外部に表示された当事者の意思を合理的に解釈すれば，原告Ｂと被告の間において，移転前の元祖Ｎ屋よりも原告店舗から離れている前提事実(4)のとおりの位置において，被告店舗が開業することは十分に想定されていたというべきである。
したがって，原告Ａの上記主張を採用することはできない。なお，仮に，原告Ａの上記主張を，原告Ｂの動機の錯誤を主張するものと捉えるとしても，上記のとおり，合理的な距離を空けるのであれば営業を許容するという原告Ｂの動機が明示的に表示されていたとは認められず，これが黙示に表示されていたことを根拠付ける事実を認めるに十分な証拠もない。
(ｴ)さらに，原告Ａは，被告は本件許諾に付随して原告Ｂの信用を失墜せしめないという信義則上の義務を負っていたにもかかわらず，覚せい剤取締法違反で逮捕されて有罪判決を受けるなどして上記信義則上の義務に違反したことは明らかであり，原告Ｂは債務不履行に基づいて本件許諾を解除した，と主張する。
しかしながら，本件証拠上，原告Ｂ及び被告が，本件許諾をするに当たり，被告が原告Ｂの信用を失墜させない義務を負うことを明示的に約したことを認めるに足りる証拠はない。また，原告Ｂが，被告に対し，その経営する原告店舗の屋号の使用を許諾していることからすると，道義的・抽象的には被告は当該屋号の価値を失墜させないように努力することが求められるといえるとしても，前記１(2)のとおりの本件許諾に至る経緯及びその内容から，当該義務に違反した場合には債務不履行となり解除権が生じるような具体的な信義則上の義務を被告が原告Ｂに対して負っていると直ちに解することはできず，他にこれを根拠付ける事情を認めるに足りる資料は見当たらない。
また，仮に，被告が原告Ｂに対して上記信義則上の義務を負っており，被告が覚せい剤取締法違反で逮捕されて有罪判決を受けたことによって，一定程度原告店舗やそれを経営する原告Ｂに対する取引先や客からの信用を失墜させたり，その社会的評価を低下させたりすることがあり得るとしても，そのことから当然に解除権が生じるというべき根拠は見いだせず，他にこれを根拠付ける事実を認めるに十分な客観的証拠はない。したがって，原告Ｂの上記主張を採用することはできない。ウ次に，原告Ｂによる本件許諾をもって，原告Ａによる本件商標の使用許諾と同視することができるか否かについて検討する。
原告Ａは，原告Ｂと別個独立の法人格であるから，原告Ｂがした本件許諾をもって，直ちに原告Ａによる許諾と同視することはできない。そして，そもそも原告Ｂが本件許諾を行ったのは，原告Ａによる本件商標が登録される前である上，前記１(4)のとおり，原告Ａは，被告に対し，原告店舗の屋号を使用しないように求めるなどしていることを踏まえると，原告Ａが事前又は事後に原告Ｂの本件許諾を承認したということはできない。そして，他に原告Ｂによる本件許諾が，原告Ａによる本件商標の使用許諾と同視されるべきことを根拠付ける事情を認めるに足りる資料もない。エ以上のとおりであるから，被告の上記アの主張を採用することはできない。


(2)争点(1)イ（信義則違反又は権利濫用の成否）についてアまず，前提事実(1)イ並びに前記１(1)及び(3)のとおり，原告Ｂが原告店舗を立ち上げ，その営業をしているにもかかわらず，原告Ａがその名義で本件商標の登録を出願して本件商標権を取得している。イこれに対し，原告Ａは，①原告Ｂと共同して原告店舗を経営しており，②原告Ｂには本件商標の登録を出願する時間的余裕がなかったため，原告Ａが出願したにすぎないと主張し，これに沿う原告Ａ及び原告Ｂの各供述並びに両者作成の確認書（甲１）があるが，以下の理由で採用できない。(ｱ)①原告Ａと原告Ｂの共同経営関係の有無について原告Ａ及び原告Ｂが供述するところの原告Ａが原告店舗の共同経営者として行った業務とは，原告Ｂが原告店舗を立ち上げるに当たり，資金の借入先，飲食物の仕入れ先，建築業者及び看板業者等の紹介又はこれらに関するアドバイスをしたこと，原告店舗の従業員に対し，その服装等について指導したこと，客との間の釣銭をめぐるトラブルに対応したことなどであるが，これらは一従業員でもなし得る業務にすぎないというべきであり，経営者として原告店舗の経営方針や業務執行に関する意思決定に関与したものと評価することはできない。
また，原告Ａ及び原告Ｂ作成の確認書（甲１）には，両者が原告店舗を共同で経営している事実を確認する旨などが記載されているが，同書面は，前記１(4)のとおり，原告Ａと被告との間で原告店舗の屋号の使用をめぐるトラブルが生じた後に，原告Ｂと原告Ａによって作成されたものであることからすると，両者が原告店舗の共同経営者の関係にあることを客観的に裏付けるものということはできない。
そして，他に原告Ａが原告店舗の経営者たる実態を有していたことを根拠付ける事実を認めるに足りる証拠は見当たらない。かえって，証拠（原告Ｂ本人，原告Ａ本人）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ａは，原告Ｂが原告店舗を立ち上げた当時，株式会社Ｈ商会に勤務し，主として同社の業務に従事していたこと，その後も，原告店舗の製麺所で働きつつ，同社の業務に従事していること，原告Ａが原告店舗又は原告会社の設立の際に出資しておらず，原告会社の株式を所有していないこと，原告Ａは原告会社から原告店舗の製麺所における業務に対する給与の支払は受けているが，取締役としての報酬の支払は受けていないこと，原告Ａが原告店舗又は原告会社の経理には一切関与していないこと，がそれぞれ認められる。
これらの事情を踏まえると，前提事実(1)アのとおり，原告Ａは原告会社の取締役として登記されているものの，原告Ａが原告Ｂと共同して原告店舗を経営しているという実態がなかったことは明らかである。
(ｲ)②原告Ｂによる出願の可否について
原告Ａ及び原告Ｂが供述するところによれば，原告Ａ及び原告Ｂは，商標登録の重要性を認識しており，原告店舗の開業準備をしていた平成２１年９月ころから商標登録について話し合っていたというのである。そうであるならば，前記１(1)のとおり，原告Ｂが原告店舗を開業する同年１２月１２日までの間に，原告Ｂが本件商標を登録するのが自然であり，これが不可能であったことをうかがわせる客観的資料は見当たらない。かえって，前記１(1)のとおり，原告Ｂは，同年１０月１６日に屋号又は商号を「元祖ラーメンＮ家」として自ら営業許可の申請をしており，上記の時点で少なくとも原告店舗の店名を決めていた上，自ら上記申請をする時間的余裕もあったといえる。したがって，原告Ｂは，原告店舗を開業するまでの間に，自らの名義で本件商標の登録を申請することは客観的に可能であったということができる。
また，前記１(2)並びに証拠（甲６の１及び２，原告Ｂ本人，原告Ａ本人）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｂは，原告店舗を開業した後，原告店舗の広告について広告会社の担当者と打合せをしたり，被告からの本件各覚書の作成の要求に応じるなどしており，また，原告Ａは，本件商標登録の具体的な手続について弁理士に委任していることが認められる。これらの事情からすると，原告Ｂが，少なくとも本件商標の登録を弁理士に委任する時間的余裕すらなかったということはできない。加えて，原告Ｂ自身が，やろうと思えば自らの名義で本件商標の登録を行うことはできた旨の供述をしていることを踏まえると，原告Ｂが，本件店舗の開業後，自らの名義で本件商標の登録をすることは客観的に可能であったということができる。
(ｳ)したがって，上記のとおり，原告Ａの上記各主張を採用することはできない。


ウ上記アについては，上記イのほか，原告Ａが本件商標の登録をすべき合理的な理由が存したことをうかがわせる資料は見当たらない。その上，前記１(2)から(4)までのとおり，原告Ｂは，平成２２年１月初めころ，被告が原告店舗の近くにラーメン店を出そうとしていることを知ったこと，原告Ａは，同月初旬から中旬ころ，原告Ｂと被告の間で本件各覚書が取り交わされたこと及びそのことを原告Ｂが後悔していることを知り，それから１か月も経たない同月２１日に本件商標の登録の出願を行っていること，原告Ａは，本件商標の登録出願後，被告に対し，原告店舗の名義は原告Ａになっているため，原告Ｂが締結した本件覚書①の効力は及ばない旨を述べるなどして，「元祖Ｎ家」という商号を使用しないように求めていること，本件商標の登録に係る費用は原告Ｂが拠出していること，などの事情がある。これらを踏まえると，原告Ａ及び原告Ｂは，原告Ｂと被告の間で本件覚書①が作成されていることから，原告Ｂの名義で本件商標を登録すると，被告に対して商標権に基づく請求をすることができないが，原告Ａ名義で本件商標を登録すれば，原告Ｂがした本件許諾の効力は原告Ａには及ばないとして，被告に対し，商標権に基づき，被告が原告店舗の近くにおいて原告店舗の屋号を用いたラーメン店を開業することを阻止することができると考え，その意思を通じ，専ら上記目的のために原告Ａの名義で本件商標の登録をしたことを推認することができる。エ以上のように，原告Ｂは，前記２(1)イ(ｱ)のとおり，被告に対して原告店舗の屋号を使用して，原告店舗の近くでラーメン店を開業することを許諾しておきながら，原告Ａと意思を通じ，形式的に原告Ａの名義で本件商標の登録をさせることにより，被告による被告店舗の開業を阻止しようとしている。このような原告Ｂの行為は，本件許諾により被告に生じた原告店舗の屋号の使用等に係る信頼を不当な方法で裏切るものであって，信義則に反するといわざるを得ない。そして，原告Ａは，原告Ｂと意思を通じて，上記のとおりの不当な目的の下に本件商標権を取得しているから，被告に対してその権利を行使することは，権利の濫用に当たり許されないというべきである。
(3)
小括
以上のとおりであって，その余の争点について判断するまでもなく，原告Ａの商標法３６条１項及び２項に基づく請求は理由がない。３原告Ａ及び原告Ｂの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求について（第１事件）
(1)争点(2)ア（不法行為の成否）について
ア原告Ｂの請求について
前提事実(4)のとおり，被告は，被告標章を用いて被告店舗を営業するなどしているが，前記２(1)イのとおり，原告Ｂから本件許諾を受けており，その解除は認められないことからすると，被告の上記行為が，原告Ｂに対する不法行為を構成するということはできない。
イ原告Ａの請求について
前提事実(4)のとおり，被告が本件商標と酷似する被告標章を用いて被告店舗を営業する行為は，形式的には，原告Ａの本件商標権を侵害する行為に当たるといえる。しかしながら，前記２(2)のとおり，原告Ａは，原告Ｂ意思を通じ，形式的に名義人を原告Ａとすることにより原告Ｂの被告に対する本件許諾の効力が本件商標に及ぶことを免れさせ，被告による被告店舗の開業を阻止するという不当な目的の下，自己の名義で本件商標の登録を出願して本件商標権を取得している。このような事情からすると，被告の上記行為は，実質的にみて，原告Ａの本件商標権を違法に侵害するものということはできず，原告Ａに対する不法行為を構成しないというべきである。
(2)
小括
以上のとおりであって，その余の争点について判断するまでもなく，原告Ａ及び原告Ｂの各不法行為に基づく損害賠償請求は，いずれも理由がない。４原告会社の被告に対する不競法３条１項及び２項に基づく請求について（第２事件）
(1)争点(3)エ（信義則違反又は権利濫用の成否）について証拠（原告Ｂ本人，原告Ａ本人）及び弁論の全趣旨によれば，原告会社は，原告Ｂにより設立され，その実質的な経営は原告Ｂが行っていることが認められる。
そうすると，原告店舗の実質的な経営主体に変更はないにもかかわらず，原告会社が，原告Ｂとは別個独立の法人格であることを利用して，被告に対し，不競法違反を主張して本件商標の使用の差止め等を請求することは，前記２(1)イ(ｱ)のとおりの原告Ｂが被告に対してした本件許諾と実質的に矛盾する行為であり，本件許諾により被告に生じた信頼を不当に裏切るものであるから，信義則に反して許されないというべきである。
(2)小括
以上のとおりであって，その余の争点について判断するまでもなく，原告会社の不競法３条１項及び２項に基づく請求は理由がない。５被告の原告Ａ及び原告Ｂに対する不法行為に基づく損害賠償請求について（第３事件）
(1)争点(4)ア（不法行為の成否）について
ア前記１(4)ア及び証拠（乙１８の１及び２）によれば，原告Ａは，電話で被告と会話した際，被告に対し，「力ずくで武力行使するぞ。」などと発言し，声を荒げることもあったことが認められる。このような原告Ａの言動は極めて不適切なものではあるが，それ自体，具体的な内容を伴う表現ではなく，直ちに原告Ａが被告の生命又は身体に危害を加える具体的な行動に出ることを想起させるものとはいえない。その上，証拠（乙１８の１及び２）によれば，上記発言を受けた被告が，その意味内容を確認しようとしたり，自己の立場や言い分を述べるなどしていることが認められ，原告Ａの言動によって畏怖しているとはいえないことを踏まえると，原告Ａの上記言動が，被告に対する不法行為を構成するほどに違法なものであるということはできない。
イまた，訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは，当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものである上，提訴者が，そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である（最高裁昭和６３年１月２６日第三小法廷判決・民集４２巻１号１頁参照）。


平成２４年１月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第３２４８３号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月２日
判決
富山市＜以下略＞
原告           株式会社カムイワークスジャパン同訴訟代理人弁護士          稲元富   保同訴訟代理人弁理士          宮田信   道
富山市＜以下略＞
被告           株式会   社中条
同訴訟代理人弁護士          平尾正   樹同補佐   人弁理   士          猪狩    充
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，ゴルフクラブに，別紙被告標章目録記載１，３，５の各標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を通じて提供してはならない。
２被告は，キャディバッグに，別紙被告標章目録記載３の標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を通じて提供してはならない。
３被告は，ゴルフクラブ及びキャディバッグに関する広告に，別紙被告標章目録記載１ないし４の各標章を付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。４被告は，その所有し，占有する別紙被告標章目録記載１，３，５のいずれかの標章を付したゴルフクラブ，同目録記載３の標章を付したキャディバッグ及び同目録記載１ないし４のいずれかの標章を付したゴルフクラブの広告用パンフレットを廃棄せよ。
５被告は，原告に対し，８０００万円及びこれに対する平成２２年９月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，「ＫＡＭＵＩ」の商標（商品及び役務の区分は第２８類，指定商品は運動用具）を有する原告が，被告が同商標と同一又は類似の標章を付したゴルフクラブ及びキャディバッグの譲渡等を行い，これらの商品の広告に同標章を付して展示等をしていることが原告の商標権を侵害するとして，商標法（以下単に「法」という。）３６条１項に基づく被告の上記侵害行為の差止め及び同条２項に基づく上記各商品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
１争いのない事実
(1)当事者
ア原告は，ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。原告の旧商号は，株式会社北陸ゴルフ製作所であり，その後，商号が株式会社カムイワークスに変更され，平成９年１０月２２日に，現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更された。
イ被告は，ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)原   告は，   次の商   標権（   以下，   「本件商   標権」   といい，   その登   録商標   を「本件商標」という。）を有する。
登録番   号第５１４２６８５号
出願年   月日   平成１９年４月２３日
登録年   月日   平成２０年６月２０日
公報発   行日   平成２０年７月２２日
商品及び役務の区分第２８類
指定商   品運動用具
登録商   標ＫＡＭＵＩ（標準文字）
(3)被告は，遅くとも平成２０年７月２３日から，被告が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ（以下，これらを総称して「被告製品」ということがある。）に，別紙被告標章目録記載１ないし５記載の各標章（以下，それぞれ「被告標章１」などといい，これらを総称して「被告各標章」ということがある。）の少なくともいずれかを付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を通じて提供し，また，被告製品に関する広告に被告各標章の少なくともいずれかを付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供している。例えば，被告は，ゴルフクラブに被告標章１，３又は５を付し，キャディバッグに被告標章３を付し，また，広告用パンフレットに被告標章１ないし４のいずれかを付している。
(4)被告標章１ないし３は，いずれも本件商標と同一又は類似の商標である。
２争点
(1)本件商標と被告標章４及び５は同一又は類似の商標であるか（争点１）(2)被告に法３２条１項の先使用権が認められるか（争点２）(3)本件商標は，商標登録無効審判により無効にされるべきもので，原告の
本件商標権の行使は許されないか（争点３）
ア本件商標は法４条１項７号に該当するか（争点３－１）イ本件商標は法４条１項１０号に該当するか（争点３－２）(4)原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか（争点４）
(5)原告の損害（争点５）
３当事者の主張
(1)本件商標と被告標章４及び５は同一又は類似の商標であるか（争点１）
（原告の主張）
ア被告標章４は，ゴシック体に相当する書体で「ＫＡＭＵＩ    ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の英文字を書して成るところ，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」との間には間隔が空いており，かつ，一語とするには長い語であることからすれば，両者は分離して観察されることも多いというべきであるので，「カムイタイフーンプロ」の自然的称呼とともに「カムイ」の自然的称呼も生じる。
よって，被告標章４は，本件商標と同一又は類似の商標である。イ被告標章５は，被告標章３と「ＰＲＯ」を二段に書して成るものであり，被告標章３の部分のみ分離観察されるため，「カムイプロ」の自然的称呼とともに「カムイ」の自然的称呼も生じる。
したがって，被告標章５は，本件商標と同一又は類似の商標である。
（被告の主張）
被告標章４及び５は，いずれも本件商標と非類似である。(2)被告に法３２条１項の先使用権が認められるか（争点２）
（被告の主張）
ア被告の「ＫＡＭＵＩ」商標の周知性


(ア)被告は，平成８年ころから，ゴルフクラブに「ＫＡＭＵＩ」，「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」あるいは両者を結合した「ＫＡＭＵＩＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」の使用を開始し，現在も使用を継続している。なお，被告標章１ないし３はいずれも「ＫＡＭＵＩ」商標であって，社会通念上同一の商標である。被告標章４は，被告標章１又は２に「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」を結合して成り，被告標章５は，被告標章３に「ＰＲＯ」を二段併記して成り，いずれも本件商標と非類似であるし，仮にこれらを２個の商標とみたとしても，被告標章４及び５の「ＫＡＭＵＩ」商標は，被告標章１ないし３と社会通念上同一の商標である。
よって，被告は，社会通念上同一の商標である「ＫＡＭＵＩ」商標の使用実績を主張，立証する。
(イ)被告が製造するゴルフクラブには，すべて「ＫＡＭＵＩ」商標が付されている。被告は，１０年以上にわたって「ＫＡＭＵＩ」商標を使用してきており，「ＫＡＭＵＩ」のクラブの総販売本数は７万本以上であって，その販売額は年間１億２０００万円ないし２億円である。また，「ＫＡＭＵＩ」のクラブは，多数の雑誌に掲載され，多くのプロに使用されている。したがって，被告の「ＫＡＭＵＩ」商標は，法３２条１項の周知性の要件を満たす。
なお，全国において被告の製造するゴルフクラブのシェアが０．３％程度であったとしても，法３２条１項の周知性の要件は満たされる。(ウ)原告は，被告との共同事業を解消した後，商品名を「カムイツアー」に変更し，これを使用してきた。原告は，「ＫＡＭＵＩ」と非類似で，社会通念上同一とはいえない「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」の使用実績を立証しているだけである。
イ「ＫＡＭＵＩ」の命名者は，被告の代表者であり，原告と被告が共同企業体を解消した際，「カムイ」の新製品については，各々の会社が権利を有するとの約束の下，被告は，遅くとも平成８年には「ＫＡＭＵＩ」商標の使用を開始している。他方，原告が本件商標の使用を開始したのは，本件商標が設定された平成２０年６月以降であるから，被告に不正競争の目的がなかったことは明らかである。
ウ被告は，本件商標が出願された平成１９年４月２３日以前から現在至るまで，継続して「ＫＡＭＵＩ」商標を使用してきた。
エ以上によれば，被告には，「ＫＡＭＵＩ」商標について法３２条１項の先使用権が認められる。
（原告の主張）
ア被告各標章に周知性が認められないこと
(ア)先使用権は当該商標が周知であるときに認められるものであり，被告標章４及び５の使用実績は，「ＫＡＭＵＩ」単独の商標の使用実績を立証するものではない。また，「ＫＡＭＵＩ」と「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」は別異のものであり，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の使用実績は，「ＫＡＭＵＩ」の使用実績を立証するものではない。
(イ)被告が提出した証拠によっても，被告標章１ないし５がゴルフクラブ，キャディバッグについて，被告の業務に係る商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。(ウ)原告は，被告との共同事業を解消した後，「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」，「カムイツアー」の標章を付したゴルフクラブの販売を開始し，平成８年から平成１１年まで集中的な宣伝活動を行うことによって，ゴルフクラブ業界において「カムイ」というときは，原告のクラブを指すほどまでに認知された。その後も，原告は，継続して上記標章を付したゴルフクラブの宣伝活動を行っている。
したがって，ゴルフクラブについて「カムイ」の称呼が生じる「ＫＡＭＵＩ」の文字列を含む標章は，原告のクラブを表示するものとして需要者の間に周知になっていることが明らかである。被告は，「ＫＡＭＵＩ」の文字列を含む標章やカムイの称呼を持つ標章の周知主体ではない。(エ)２００９年版ゴルフ産業白書によれば，国内には１４５のゴルフ用品メーカーがあり，そのうち上位２４社を除く１２１社の出荷金額のシェアは７．７％，出荷数量のシェアは１２．８％である。被告の主張によれば，２００７年度の被告の出荷金額のシェアは０．３％，出荷数量のシェアは０．３％であり，この程度のシェアでは，全国を市場とするゴルフクラブの市場において，被告の標章が周知であるとは到底認められない。
なお，原告の２００７年度の出荷金額のシェアは０．２７％，出荷数量のシェアは０．４％であるが，上記のとおり，原告はこれまで大量の宣伝広告行為や販売によって「カムイ」ブランドを確立してきたのであって，２００７年度において被告と同程度のシェアであっても，原告が「カムイ」の周知主体であることに影響を与えるものではない。イ本件商標の出願前における，被告の「ＫＡＭＵＩ」標章の使用の事実については知らない。
ウ被告は，被告と株式会社卑弥呼（以下「卑弥呼」という。）との間の「ＣＡＭＵＩ」商標についての使用許諾契約が平成１７年２月末日をもって終了しているにもかかわらず，標章「ＫＡＭＵＩ」等の使用を継続し，卑弥呼の商標権を故意に侵害する行為を継続的に行っている。このような被告が，正当な手続を経て商標登録を受けた原告に対し，先使用権を主張することは，権利の濫用である。
(3)本件商標は，商標登録無効審判により無効にされるべきもので，原告の
本件商標権の行使は許されないか（争点３）


ア本件商標は法４条１項７号に該当するか（争点３－１）
（被告の主張）
原告は，被告が「ＫＡＭＵＩ」商標を使用してゴルフクラブを販売している事実を知りながら，被告のライセンサーである卑弥呼が有する「ＣＡＭＵＩ」の商標が取り消しうるものであることに目を付け，これを取り消すとともに，本件商標を出願してその登録を得ており，これは他人の商標の剽窃に該当する。しかも，原告は，被告との間で，共同企業体を解消するに当たり，原告は「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」を，被告は「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」，「ＫＡＭＵＩ」を使用することを約束したにもかかわらず，その約束に反して本件商標を出願し，その登録を得たものである。そして，原告は，その後，被告標章２と酷似した書体の「ＫＡＭＵＩ」商標を，被告が使用しているくさび形図形と同色のくさび形図形を併記して使用し始めた。以上の原告の行為は，被告の業務を妨害し，その業務上の信用を横取りすることを目論んだと評価するしかなく，公正な競業秩序を蹂躙するものであるから，本件商標は，法４条１項７号に該当し，商標登録無効審判によって無効とされるべきものである。
（原告の主張）
(ア)原告は，「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」，「ＫＡＭＵＩＷＯＲＫＳ」など「ＫＡＭＵＩ」を含む標章を平成８年当時から使用しており，「ＫＡＭＵＩ」の標章について商標権を取得するため，不使用取消審判を請求し，本件商標権を取得したことについて，何ら違法はない。(イ)むしろ，被告は，被告と卑弥呼との間の「ＣＡＭＵＩ」商標についての使用許諾契約が平成１７年２月末日をもって終了しているにもかかわらず，標章「ＫＡＭＵＩ」等の使用を継続し，卑弥呼の商標権を故意に侵害する行為を継続的に行っていたにもかかわらず，本件商標の無効を主張している。
(ウ)原告は，平成９年に，韓国で，「ＫＡＭＵＩ」，「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標の出願を行ったところ，既に登録されている株式会社プラコの「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標と類似であるとして拒絶された。そこで，韓国において，原告の代理店が上記「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標について無効審判の申立てをし，平成１３年４月に無効審決が確定した。しかし，その１年後の平成１４年５月に，被告が韓国で商標「ＫＡＭＵＩ」を出願し，平成１５年９月に商標登録がされた後，被告は，原告の「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」を付したゴルフクラブを取り扱う店舗に対して，販売の中止を要求する警告等を行ったため，原告は韓国の市場において多大な損害を被った。そこで，原告は，日本でも同様の事態が生じることを危惧した。
また，原告は，アメリカや中国にもゴルフクラブを輸出していたため，法改正により，「輸出」も被告に妨害されるおそれが生じた。さらに，原告のゴルフクラブは，「カムイ」ブランドのゴルフクラブとして需要者，取引者に広く認識されているので，上記韓国における被告の行為を受けて，「カムイ」ブランドを保護する必要性が生じた。このように，原告は，標章「ＫＡＭＵＩ」の商標登録を受ける必要性に迫られたため，卑弥呼の「ＣＡＭＵＩ」に対して不使用取消審判を請求し，その結果，不使用取消しが認められ，本件商標の登録が受けられたのである。
他方，被告は，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標権を有しており，この商標権を使用して，従前どおりゴルフクラブを製造，販売することが継続できるから，被告の不利益はさしたるものではない。
(エ)よって，本件商標は，法４条１項７号に違反して登録されたものではない。
（原告の主張に対する被告の反論）


(ア)被告は，卑弥呼との間の２回目の「ＣＡＭＵＩ」商標の使用許諾契約が終了した後，「ＫＡＭＵＩ」を被告製品の統一ブランドとして使用することとし，単独のゴルフクラブの名称としては使用しないこととした。このような事情から，被告は，上記契約の更新をしなかったが，卑弥呼もこのことを了知し，何ら異議を述べることはなかった。したがって，平成１７年３月１日から平成２０年３月１８日まで，被告は，卑弥呼から黙示の許諾を得て「ＫＡＭＵＩ」を使用してきたと評価できる。(イ)韓国において，被告もその販売代理店も，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標権を根拠に原告の「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」を排除しようとしたことは一度もなかった。しかし，原告は，韓国において，被告が使用していた「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」，「ＫＡＭＵＩ」の商標を出願し，被告の販売代理店の「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標を無効にし，被告の「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」，「ＫＡＭＵＩ」のゴルフクラブを韓国市場から排除しようとした。このような経緯があったため，被告は，韓国で「ＫＡＭＵＩ」商標が設定された後，原告の「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」の使用に異議を述べることとなり，被告名義で販売店に警告状を送付したのである。以上の経緯に対して，原告は逆恨みをし，日本において被告の「ＫＡＭＵＩ」製品を排除することを企て，不使用取消審判を請求して，卑弥呼の「ＣＡＭＵＩ」商標を取り消し，自ら「ＫＡＭＵＩ」商標の登録を得，被告のクラブと酷似した「ＫＡＭＵＩ」のクラブの製造，販売を開始し，被告の「ＫＡＭＵＩ」のクラブを日本市場から排除する目的で本件訴訟を提起したのである。
イ本件商標は法４条１項１０号に該当するか（争点３－２）
（被告の主張）
上記(2)（被告の主張）ア(イ)のとおり，被告の「ＫＡＭＵＩ」商標は，ゴルフ用品の需要者の間で広く知られていたから，本件商標の登録は，法４条１項１０号の規定に違反してされたものであり，商標登録無効審判によって無効とされるべきものである。
（原告の主張）
被告の主張は，争う。
被告は，本件商標に対して，無効審判を請求し（無効２００９－８９００７７号），法４条１項１０号違反等を主張したが，特許庁は，被告の請求は成り立たないとの審決をし，この審決は確定している。(4)原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか（争点４）
（被告の主張）
上記(3)ア（被告の主張）で述べた事情によれば，原告による本件商標権の行使は，権利の濫用に当たり許されない。
（原告の主張）
原告は，正当な手続と権利の行使を経て，本件商標権を取得したものであり，その行使が権利の濫用に当たることはない。
(5)原告の損害（争点５）
（原告の主張）
被告は，遅くとも平成２０年７月２３日から，被告各標章のいずれかを付した被告製品を製造，販売している。被告製品の年間販売額は，２億円を下らず，被告製品の利益率は２０％を下らない。
そうすると，被告が，同日から平成２２年７月末日までの約２年間で，被告製品の譲渡によって得た利益は，８０００万円（２億円×０．２×２）となる。
よって，原告の損害額は，法３８条２項により，８０００万円と推定される。
（被告の主張）
否認する。
第３争点に対する判断
１争点１（本件商標と被告標章４及び５は同一又は類似の商標であるか）につ
いて
(1)本件商標と被告標章４について


本件商標は，標準文字から構成される「ＫＡＭＵＩ」の外観を有する商標で，「カムイ」の称呼が生じる。その称呼である「カムイ」は，アイヌ語の「神」を意味する語である（広辞苑第６版）ものの，このような意味が取引者，需要者に浸透して良く知られていると認めるに足りる証拠はないから，本件商標から特定の観念が生じるとまで認めることはできない。これに対して，被告標章４は，ゴシック体に類した書体のアルファベットで一列に表記された「ＫＡＭＵＩＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の外観を有し，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」との間には空白があり，「ＫＡＭＵＩ」はすべて大文字で表記され，「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」は「Ｔｙｐｈｏｏｎ」の「Ｔ」と「Ｐｒｏ」の「Ｐ」のみが大文字で，ほかは小文字で表記されている。このような外観からすれば，「ＫＡＭＵＩ」の部分と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の部分は不可分的に結合しているものとはいえないから，両部分は分離して観察することが可能であり，かつ「ＫＡＭＵＩ」の部分は，後記２のとおり，被告のゴルフクラブ等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認められるから，被告標章４の一部である「ＫＡＭＵＩ」を取り出して本件商標と比較し，その類否を判断することができるというべきである。そして，「ＫＡＭＵＩ」の部分は，本件商標と外観が類似し，本件商標と同一の「カムイ」の称呼が生じる。よって，本件商標と被告標章４の「ＫＡＭＵＩ」の部分とは外観が類似し，称呼が同一であるから，本件商標と被告標章４とは，類似の商標であるといえる。
(2)本件商標と被告標章５について
本件商標の外観，称呼，観念については，上記(1)で述べたとおりである。これに対して，被告標章５は，ゴシック体に類した書体のアルファベットで表記された「ＫＡＭＵＩ」（「Ａ」に該当する文字は，横線が省略されている。）とゴシック体に類した書体のアルファベットで表記された「ＰＲＯ」が二列に表記され，「ＰＲＯ」は「ＫＡＭＵＩ」の下方の中央に位置し，文字の間隔が「ＫＡＭＵＩ」に比べると狭いという外観を有する。このような外観からすれば，「ＫＡＭＵＩ」の部分と「ＰＲＯ」の部分とは不可分的に結合しているものとはいえないから，両部分は分離して観察することが可能であり，かつ，被告標章５の一部である「ＫＡＭＵＩ」を取り出して本件商標と比較し，その類否を判断することができるというべきことは，上記(1)に説示したとおりである。そして，被告標章５の「ＫＡＭＵＩ」の部分は，本件商標と外観が類似し，本件商標と同一の「カムイ」の称呼が生じる。よって，本件商標と被告標章５の「ＫＡＭＵＩ」の部分は，外観が類似し，称呼が同一であるから，本件商標と被告標章５とは，類似の商標であるといえる。
２争点２（被告に法３２条１項の先使用権が認められるか）について
(1)認定事実
争いのない事実，証拠（甲１～８，１１の１～１８，１２～４４，４６～５１，５４～８６，９５，９６，９７の１・２，９８，乙１，２の１～４，３，４の１～３，５の１・２，６，７，８の１・２，９，１０の２，１１の１～４，１２の１～７，１３，１４の１～５・７～１６，１５，１６，１８の１・２，２３の１・２，２４の１～８，２６，２７の１～９，原告代表者本人，被告代表者本人）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
ア原告と被告との間の「ＫＡＭＵＩ」に関する標章を巡る事実経過(ア)原告と被告は，平成５年ころ，共同でゴルフクラブを製造，販売することを計画し，平成６年２月１日，ゴルフクラブの開発，製造，販売を目的とする共同企業体カムイクラフト（以下「カムイクラフト」という。）を設立し，製造したゴルフクラブに「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」（カムイプロ）の名称を付けて販売した。そして，原告と被告は，同月２８日，共同で「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標を，第２８類の運動用具で出願し，同商標は，平成９年１１月７日に登録された。
当時，カムイクラフトが製造したゴルフクラブ「カムイプロ３００」は，非常によく売れ，一大ヒット商品となった。
(イ)原告と被告は，平成７年２月２１日，カムイクラフトによる共同事業を解消し，カムイの新製品については，それぞれが権利を有すること，カムイプロ３００の金型については，それぞれが５０％の権利を有することを確認した。
(ウ)原告は，平成７年８月３０日，カムイプロ３００の部品を製造していた株式会社タカギセイコー（以下「タカギセイコー」という。）に対し，今後カムイプロ３００の金型を使用しないことを要求した。そこで，被告は，同年１０月，原告とタカギセイコーに対し，カムイプロ３００の金型の使用を妨害しないことを求める仮処分を富山地方裁判所に申し立てた。この仮処分事件は，同年１１月，和解によって終了し，被告とタカギセイコーは今後もゴルフクラブの製作の取引を継続すること，タカギセイコーが製作するゴルフクラブヘッドにカムイクラフトの名称を刻印しないことなどが確認された。


(エ)原告は，平成７年の秋ころ，取引先に対し，今後はゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツアーに改め再出発を図ること，社名もカムイワークスに変更することを通知し，その後，カムイツアーの名称を付したゴルフクラブを製造，販売するようになった。なお，原告は，平成７年８月２４日に，「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ（標準文字）」の商標を第２８類の運動用具で登録出願し，これは平成９年１２月２６日に登録された。
他方，被告は，平成８年３月ころ，取引先に対し，原告と被告がカムイプロのゴルフクラブを別々に販売することになった旨通知し，その後も，カムイプロの名称を付したゴルフクラブの製造，販売を継続した。(オ)有限会社カムイは，平成８年１２月２５日に設立され，被告代表者の妻がその代表取締役に就任した。同社は，被告が製造するゴルフクラブ等の販売を行った。
(カ)原告は，韓国で，平成９年１月２５日，「ＫＡＭＵＩ」，「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標を，指定商品をゴルフクラブ，ゴルフボール，キャディバッグとして出願した。しかし，韓国では，被告の販売代理店であるキムズクラブの代表者Ａと株式会社プラコが「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標を有しており，この商標と類似するとして，上記出願は拒絶された。
(キ)原告の韓国における販売代理店である株式会社ユニオン産業は，平成１１年１２月１８日，上記(カ)の韓国におけるＡらの「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標に対し，無効審判を申し立て，平成１２年７月２７日，同商標を無効とする審決がされ，その後，平成１３年４月１３日，同審決に対する取消しの訴えが棄却され，同年５月５日，同審決は確定した。(ク)被告は，平成１２年１月１４日，卑弥呼との間で，卑弥呼が有する次の商標（以下「ＣＡＭＵＩ商標」という。）について，商標使用許諾契約を締結した。同契約において，卑弥呼は，被告に対し，ＣＡＭＵＩ商標について通常使用権を許諾し，使用商品はゴルフクラブ，使用期間は平成１１年３月１日から平成１４年２月末日までの３年間，使用地域は日本国内とされ，被告は，卑弥呼に対し，通常使用権の対価として２４０万円を支払った。なお，同契約において，被告は，卑弥呼に対して，ＣＡＭＵＩ商標の有効性を争わないことを約束していた。
登録番   号第２２８０００９号
登録年月日平成２年１１月３０日
商品の区分旧第２４類（その後，第１５類，第２５類及び第２８類に書換登録された。）
登録商   標ＣＡＭＵＩ（標準文字）
(ケ)被告は，上記使用許諾契約を締結したころから，ゴルフクラブ等に「ＫＡＭＵＩ」の標章を使用し始めた。原告は，程なくして，被告の上記標章の使用について認識したものの，被告に対して特段異議を述べることはなかった。
(コ)被告は，平成１４年３月１日，卑弥呼との間で，ＣＡＭＵＩ商標について，上記(ク)の商標使用許諾契約とほぼ同じ内容の契約を締結し，使用期間は，平成１４年３月１日から平成１７年２月末日までとされ，被告は，卑弥呼に対し，通常使用権の対価として２１０万円を支払った。なお，被告は，上記契約を，平成１７年３月以降，卑弥呼との間で更新しなかった。しかしながら，その後においても，卑弥呼から，被告が「ＫＡＭＵＩ」の標章を使用することについて，異議が述べられることはなかった。
(サ)被告は，Ａから，上記(キ)のとおり，韓国における「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標が無効とされたとの連絡を受けたため，韓国で「ＫＡＭＵＩ」の商標を登録する方法を検討し，最終的に，平成１４年５月１７日，「ＫＡＭＵＩ」の商標をゴルフクラブ，ゴルフボール，キャディバッグ等を指定商品として商標登録出願し，平成１５年９月２日，同商標は韓国において登録された。
上記商標が登録された後，被告は，キムズクラブと相談の上，韓国のゴルフクラブの販売店に対し，原告の「ＫＡＭＵＩＴＯＵＲ」の商標を付したゴルフクラブを取り扱わないことを求めた。
(シ)原告は，平成１９年４月２３日，本件商標を登録出願した。そして，原告は，同月２４日，ＣＡＭＵＩ商標の第２５類「運動用特殊衣服，運動用特殊靴」及び第２８類「運動用具」について，過去３年間使用された事実が認められないとして，商標登録取消しの審判を請求し，平成２０年３月１８日，上記指定商品についての登録を取り消す審判がされた。なお，被告は，上記審判がされたことを認識していなかった。そして，本件商標は，平成２０年６月２０日に登録された。(ス)原告は，平成２１年４月３日，被告に対し，今後第２８類の運動用具について，「ＫＡＭＵＩ」単独での表示を使用することを禁止する旨通知した。さらに，原告は，同年６月２２日，被告に対し，今後「ＫＡＭＵＩ」商標を使用しないことを求める警告書を送付した。そして，原告は，平成２２年８月２６日，被告に対し，本件訴訟を提起した。
(セ)原告代表者は，カムイクラフトによる共同事業の解消の際，原告と被告はお互いに「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」を使用しないようにすることを約束し，被告の「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の使用に対しても異議を述べた旨供述するが，上記供述は，具体的な内容についてあいまいであり，同供述に符合する客観的な証拠もないから，これに反する被告代表者の供述に照らし，採用することはできない。
イ被告による被告各標章の使用について


(ア)被告は，平成１２年の時点で，被告標章３やその他「ＫＡＭＵＩ」単体の標章を，ゴルフクラブのヘッドやネックに付して製造・販売し（有限会社カムイが販売。以下同じ。），また，キャディバッグに被告標章３を付して販売し，さらに，被告のゴルフ用品のカタログにも上記各標章を付していた。また，被告は，このころ，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の標章や名称が付されたゴルフクラブも製造・販売しており，これらが掲載されたカタログには「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の標章も付されていた。(イ)被告が製造・販売したゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩ３２０」には，ヘッドに被告標章１，シャフトに被告標章３が付されていた。「ＫＡＭＵＩ３２０」は，平成１３年には１万１７２０本，平成１４年には８６７６本，平成１５年には２７３０本，平成１６年には９２４本，平成１７年には３４５本が販売された。
(ウ)被告が製造・販売したゴルフクラブ「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ３８０」（タイフーンプロ３８０）には，ヘッドとシャフトに被告標章３と「Ｔｙｐｈｏｏｎｐｒｏ」の標章が付されていた。「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ３８０」は，平成１４年には２８０８本，平成１５年には４３１６本，平成１６年には１１９９本，平成１７年には３１２本，平成１８年には１３７本が販売された。
なお，被告は，「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」（標準文字）の商標を平成７年８月２４日に登録出願し，同商標は平成９年８月１日に登録された。(エ)「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ３８０」を除く，被告が製造・販売した「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」シリーズのゴルフクラブには，ヘッドやネックに被告標章３が，また，ヘッドに「Ｔｙｐｈｏｏｎｐｒｏ」の標章が付されていた。「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ３８０」を除く「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」シリーズは，平成１２年には２３７３本，平成１３年には５５４本，平成１４年には２６０本，平成１５年には１７７本，平成１６年には９４本が販売された。
(オ)被告が製造・販売したゴルフクラブ「ＲＤⅡ」（ＲＤⅡ    ＫＡＭＵＩＰＲＯＦＡＩＲＷＡＹ    ＷＯＯＤ）には，ヘッドに被告標章３が付されていた。「ＲＤⅡ」は，平成１６年には５９２本，平成１７年には６８０本，平成１８年には１７５２本，平成１９年には２４７本，平成２０年には１４１本，平成２１年には１６９本が販売された。(カ)被告が製造・販売したゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０」には，ヘッドに被告標章３が付されていた。「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０」は，平成１７年には２６４４本，平成１８年には３４７８本，平成１９年には９７１本，平成２０年には１３１本が販売された。(キ)被告が製造・販売したゴルフクラブ「ＴＰ－０３」（同クラブのカタログ（甲５）では，「ＴＰ－０３タイフーンプロ    ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ®」，「タイフーンプロ＜ＴＰ－０３＞」と記載されていることからすると，「ＴＰ」は「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」を意味すると認められる。）には，ヘッドに被告標章３とロゴを用いた「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の標章が付されていた。「ＴＰ－０３」は，平成１９年には７０９３本，平成２０年には６１５０本，平成２１年には１８８６本が販売された。
(ク)上記(イ)ないし(キ)の被告が製造する被告標章１又は３の「ＫＡＭＵＩ」の標章が付されたゴルフクラブは，全国各地で販売され，その販売本数の合計は，平成１２年は２３７６本，平成１３年は１万２２７４本，平成１４年は１万１７４４本，平成１５年は７２２３本，平成１６年は２８０９本，平成１７年は４００８本，平成１８年は５４６４本，平成１９年は８３５５本，平成２０年は６４５３本であった。(ケ)有限会社カムイの平成１５年１２月２１日から平成１６年１２月２０日までの売上高は１億７４５５万円，平成１６年１２月２１日から平成１７年１２月２０日までの売上高は１億２０２６万円，平成１７年１２月２１日から平成１８年１２月２０日までの売上高は１億１８２６万円，平成１８年１２月２１日から平成１９年１２月２０日までの売上高は１億９８８８円であり，同社の売上高のほぼすべては，被告が製造するゴルフクラブの販売によるものであった。


(コ)雑誌等における被告のゴルフクラブの掲載状況ａ被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩ３２０」（上記(イ)参照）は，被告（中条）の表示と共にゴルフメイト２００１年８月号に掲載され，また，ゴルフダイジェスト２００１年１０月号にも掲載された。ｂ被告のゴルフクラブ「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ３８０」（上記(ウ)参照）は，週刊ゴルフダイジェスト２００２年１０月１日号に「カムイ」のクラブとして掲載され，また，同年に発刊されたゴルフクラシックにも被告の表示及び「カムイ」の記載と共に掲載された。さらに，同クラブは，ゴルフダイジェスト２００４年２月号にも「カムイ」のクラブとして掲載された。
ｃ被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩ３２０改」（このクラブは，上記(イ)の「ＫＡＭＵＩ３２０」同様，ヘッドに被告標章１が付されている。）は，チョイス２００２年１１月号に「カムイ」のクラブとして掲載された。
ｄ月刊ゴルフ用品界２００４年９月号に，被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯＶ」の広告が，被告及び「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の表示と共に掲載された。このクラブのヘッドには被告標章３と「ＫＡＭＵＩ」と「ＰＲＯ」を二段に表記した「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の標章が付されていた。
ｅ月刊ゴルフ用品界２００５年８月号に，被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０」（上記(カ)参照）の広告が，被告標章３，被告及び「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の表示と共に掲載された。
ｆ月刊ゴルフ用品界２００６年３月号に，被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０」と「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０ＣＦＭ」を紹介する記事が，被告及び「ＫＡＭＵＩ」の表示と共に掲載された。「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０ＣＦＭ」のヘッドにも被告標章３が付されていた。ｇ月刊ゴルフ用品界２００６年８月号に，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０ＣＦＭ」を被告のゴルフクラブとして紹介する記事が，「ＫＡＭＵＩ」の表示と共に掲載された。
ｈ平成１８年１０月２７日の読売新聞に，被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０ＣＦＭ」の広告が被告及び「カムイ」の表示と共に掲載された。
ｉ月刊ゴルフ用品界２００７年３月号に，被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯＶ」，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ    ＷＥＤＧＥ」，「ＫＡＭＵＩＴＰ」，「ＲＤⅡ」（上記(オ)参照）の広告が被告標章３，被告及び「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の表示と共に掲載された。また，同誌には，被告，「ＫＡＭＵＩＰＲＯブランド」のニューモデルとして，「ＫＡＭＵＩＰＲＯＶ」を除く上記各クラブと「ＫＡＭＵＩＰＲＯＰＵＴＴＥＲ」を紹介する記事が掲載された。
ｊ被告は，２００７（第９回）ゴルフダイジェストドラコン日本選手権の協賛企業となり，同選手権のパンフレットに，被告標章３及び被告の表示と共に被告のゴルフクラブ「ＴＰ－０３」（上記(キ)参照）の広告が掲載された。
ｋ月刊ゴルフ用品界に掲載される，全国の主なゴルフ用品販売店における売れ筋のクラブの情報を提供する「定店観測」と題する記事において，被告のゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩＰＲＯＶ」が２００４年１２月号，２００５年１月号，同年１２月号に掲載され，また，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ４３０」が２００５年１０月号，２００６年２月号，同年９月号，同年１１月号，同年１２月号，２００７年１月号，同年２月号に掲載された。
(サ)被告は，これまで被告標章３や被告標章１などの「ＫＡＭＵＩ」の標章を付したゴルフクラブを，１００名を超えるプロゴルファーに納品している。
(シ)被告は，上記(イ)の「ＫＡＭＵＩ３２０」や上記(ウ)の「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ３８０」を製造・販売していたころ，キャディバッグに被告標章３を付して販売していた。また，上記(キ)の「ＴＰ－０３」を製造・販売していたころ，キャディバッグに被告標章３を付して販売していた。