Ｂ少なくとも一面は紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則
的うね状突起を有し，
Ｃ該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる
Ｄ屋根下地材。
(ｲ)作用効果
上記構成を採用することにより,引用発明１は，上層にうね状突起を無数に設けることで，基材と表層との一体化が物理的に強化され，施工時において紙が破れたり又は剥離したりせずに，滑ることなく作業の安全を確保することが可能となる。
イ本件発明と引用発明１との対比
(ｱ)一致点
本件発明と引用発明１とは，上記構成要件Ａの一部及び上記構成要件Ｄについて一致している。すなわち，シート状基材の上下両面に紙を一体的に接合すること，及び屋根の野地板上に敷く屋根下地材であること，の点で一致する。
(ｲ)相違点
本件発明と引用発明１とは，次の点で相違する。
〔相違点Ａ〕
シート状基材の材質について，本件発明では軟質性合成樹脂を採用する（構成要件Ａ）のに対し，引用発明１では半硬質の合成樹脂を採用し
ている点
〔相違点Ｂ〕
本件発明では，シート状基材の上面には，下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成している（構成要件Ｂ）のに対し，引用発明１では，シート状基材の少なくとも一面に紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則的
うね状突起を有している点
〔相違点Ｃ〕
本件発明では，すべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けている（構成要件Ｃ）のに対し，引用発明１では，うね状突起がおおむね一方向に並んでいる点
ウ各相違点の検討
上記の各相違点について，被告らは，Ａ乙１０文献，Ａ乙１１文献及びＡ乙３１文献を引用して，本件発明は当業者が容易に想到できるものであると主張するが，次のとおり，少なくとも相違点Ａ及びＢにつき失当である。
(ｱ)相違点Ａについて
シート状基材の材質が軟質であるか半硬質であるかによって，折曲性能や敷設の際の作業性等に少なからず影響を及ぼすことは明らかであるところ，被告らは，相違点Ａを看過している。
(ｲ)相違点Ｂについて
ａ被告らは，引用発明１のうね状突起に代えて，Ａ乙１０発明の「凸部を粗面化せる凹凸」を採用するか，又は，Ａ乙１１発明の「多数の小突起からなるドット」を採用することで，本件発明を容易に想到し得る旨主張する。
しかし，本件発明は，単にシート状基材に凹凸を設けるだけで成立するものではない。本件発明は，シート状基材の上面に，下部が大径で上部が小径とされ，かつ，所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成して，以上をもって初めて成立するものである。
そうすると，引用発明１にＡ乙１０発明，若しくはＡ乙１１発明を適用してもなお，本件発明を容易に想到し得ないことは明らかである。ｂなお，被告らは，Ａ乙３１文献を引用し，Ａ乙１０発明の「凸部を粗面化せる凹凸」あるいはＡ乙１１発明の「多数の小突起からなるドット」にＡ乙３１発明の２段突起を採用することは容易であり，当業者は，構成要件Ｂの２段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成することも容易に想到し得る旨主張する。
しかし，Ａ乙３１発明は，履物の底面形状についての技術である。被告らは，屋根下地材のすべり止め効果と関連付けて，該履物と屋根下地材とがあたかも同一分野あるいは密接な関連分野であるかのように主張するが，屋根下地材とは分野を全く異にするものであるから，被告らの上記主張は失当である。
(2)Ｂ乙４文献を主引例とする無効主張について
ア被告らの主張する相違点のうち，少なくとも前記相違点２については，当業者が，引用発明２，周知技術及び技術常識等に基づいて本件発明を容易に想到し得たということはできない。すなわち，被告らの提出するＢ乙４文献のほか，Ｂ乙１４ないしＢ乙１６，Ｂ乙２９ないしＢ乙３２の各文献を見ても，これらの発明には，単に，すべり止め用の２段突起が図示されていて，「二段とした方がすべり止め効果が向上する」という記述が記載されているにすぎず，２段突起の具体的な形状や寸法についてまで言及した記載やその示唆をする内容は何ら開示されていない。なお，Ｂ乙３１文献には，寸法について具体的に記載されているが，Ｂ乙３１文献に記載の突起は，釣竿の握部に形成され，直接手の平に触れるものであることから，手が痛くならないようにしつつすべり防止を検討するなど，本件発明とは解決課題を異にするものである。また，Ｂ乙３１文献に記載の突起は，その具体的な構成を見ても，Ｂ乙３１文献の第２欄第３９行目ないし第３欄第１５行目に記載されるとおり，極めて微細な寸法の突起であり，そのすべり止め効果を得る対象物が相違しているし，その課題を解決するための具体的手段としてスクリーン印刷で形成する手段を採用している点においても大きく相違している。
イまた，Ｂ乙１４文献，Ｂ乙１５文献及びＢ乙３２文献の各先行技術文献の図面には２段突起が記載されているが，これらの技術分野は，それぞれ運動靴，カーマット及びラグマットであって，屋根下地材とは技術分野を異にしており，異なる技術分野である屋根下地材の技術を組み合わせることには阻害要因がある。
ウしたがって，本件発明は，引用発明２との対比において，本件特許の出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず，特許法２９条２項の規定には該当しない。
３争点(3)（被告亀山社中の過失の有無）について
〔被告亀山社中の主張〕


本件では，原告が製造販売する「ゴールドチャンピオン」（以下「本件原告製品」という。）は本件発明の技術的範囲に属しないことを原告自ら表明していたこと，ゴールドレボは本件原告製品と同様の製品であること，原告は，ゴールドレボを実際に入手した後もしばらくの間はゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないと考えていたこと，特許の専門家である弁理士においてもゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないとの判断を下していたこと，被告亀山社中は，原告の上記判断に基づいてゴールドレボの販売を決断したものであるという事情が存する。以上の事情に基づけば，被告亀山社中がゴールドレボの販売を開始した平成１９年１１月時点はもとより，同年１２月２７日付け通知書（Ａ乙５５）及び平成２０年２月４日付け警告書（Ａ甲７の１）を受領した時点においても，被告亀山社中にはゴールドレボの販売が本件特許権を侵害するものであることを認識する期待可能性はなく，特許法１０３条の過失の推定は覆されるべきである。
〔原告の主張〕
被告亀山社中の主張する事実はすべて否認する。少なくとも，警告書（Ａ甲７の１）が特許権侵害を警告したものであることはその記載から明らかであり，被告亀山社中が本件特許権の侵害についての認識を有していたことは明白である。
４争点(4)ア(ｱ)（ゴールドレボについての特許法１０２条１項による損害額）
について
〔原告の主張〕
(1)ゴールドレボの売上本数は，平成１９年１１月から平成２０年２月までの間で，５２２０本である。
本件原告製品１本当たりの製造単価は，次のとおりとなる。
ア製造に関する原価    約１４１５．１３円
内訳原材料費    樹脂につき約７９９．１４円
紙につき約３２６．６円
電気代約８０．５４円
人件費約２０８．８５円
イ梱包・出荷準備費用    約２３．３４円
ウ運賃    約２５６．８６円
エその他諸経費    約１１．３１円
内訳工場用地代    約８．０９円
フォークリフト代約３．２２円
オ以上合計約１７０７円
そして，本件原告製品１本当たりの製造単価を１７０７円として，これに基づいて，請求明細書（Ａ甲１３）記載の平成１９年９月から平成２０年５月までの期間に係る本件原告製品の売上利益を算定すると，８６８万８１１３円となる。これを当該期間の本件原告製品の販売本数８０６６本で除すると，１０７７円となる。
したがって，特許法１０２条１項による原告の損害額は，上記１０７７円に５２２０本を乗じた５６２万１９４０円となる。
(2)被告らの主張に対する原告の反論
ア本件原告製品１本当たりの利益額の算定につき
この点に関して被告らは，原価として本社経費や営業経費等も計上すべきである旨主張する。
しかし，本社経費や営業経費をも原価として算定するのは，本件における損害額の算定として不正確であって，被告らの主張は失当である。
イ損害との因果関係につき
この点に関して被告らは，原告が多量の不良品を製造していて市場の需要を満たせなくなる一方で，被告らは，ゴールドレボを製造・販売することによって市場の需要に応えていたのであるから，本件原告製品の売上の低下は，被告らがゴールドレボを製造・販売していたこととは因果関係がないと主張する。
しかし，原告は，本件原告製品の不良品を大量に製造した事実はない。被告らがゴールドレボを製造・販売したことにより，原告は本件原告製品の市場機会を奪われたのであり，ゴールドレボの販売と本件原告製品の売上低下に因果関係が存在することは明らかである。また，被告らは，民訴法２２４条１項又は２項及び３項の適用により，被告らによるゴールドレボの製造・販売は，原告による本件原告製品の販売量の減少について，何らの因果関係を有していないとの被告らの主張が認められるべきである旨主張するが，原告は，手元に現存する文書を全て提出しており，一部の未提出文書は原告の不注意によって散逸したものであるから，いずれの適用も認められるべきではない。
ウ「実施の能力」につき
被告らは，原告が多量の不良品を製造していて，現に販売した数量以上の本件原告製品を製造することができなかったことを理由に，被告らによるゴールドレボの売上は，全て原告の「実施の能力に応じた額」（特許法１０２条１項本文）を超えた部分であると主張する。しかし，原告は，技術者が退職した平成１９年１０月以降も，熟練の技術者が工場で稼働していて，十分な製造能力を備えていたし，樹脂の適正な配合により不良品の製造は少なかったのであるから，ゴールドレボの売上本数全部について「実施の能力」を有していたことは明らかである。
エ「販売することができないとする事情」について(ｱ)被告らは，本件原告製品は不良品率が高く，そのために顧客が流出したこと，本件原告製品には競合品があり，市場における原告製品のシェアは３０パーセント程度であったことなどを理由として，それらの事情が特許法１０２条１項の「販売することができないとする事情」に当たると主張する。
しかし，同条項の立法趣旨に照らせば，同条項は，排他的独占権という特許権の本質に基づき，侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定であるから，同項ただし書の「販売することができないとする事情」とは，具体的には①天災等により必要不可欠の部品の供給等が途絶えて生産ラインが止まり，あるいは原材料が払底してしまい，その事情が特許権の存続期間中には解消できない場合，②侵害行為の後に当該特許発明の実施に何らかの法的規制が行われ，その実施が法的に禁止されるか又は制限された場合，③侵害行為の後，新たに画期的な新技術が開発され，当該特許発明が陳腐化して市場における販売に限界が生じた場合等，市場機会の喪失とさえも評価できないような特別の事情のある場合をいうのであって，本件原告製品の不良品率の高さとか，侵害者の営業努力とか，競合製品の存在等は上記「販売することができないとする事情」には含まれないというべきであるから，被告らの上記主張は失当である。(ｲ)仮に上記(ｱ)が認められないとしても，以下のとおり，この点に関する被告らの主張は失当である。
ａ被告らは，原告の技術者が大量に退職した平成１９年１０月以降，原告の技術力が著しく低下したと主張する。


しかし，平成１９年９月に，原告の技術者６名のうち４名が退職したことはあるが，平成１９年１１月から平成２０年２月までの期間において，原告技術者が多数退職したという事実はなく，技術力が著しく低下したという事実はない。また，原告代表者も，樹脂の配合等に関し専門的な知識を有している。
ｂ被告らは，原告が，平成１９年１１月頃から平成２０年２月頃まで劣化した樹脂を使って不良品を大量に生産したと主張する。しかし，そもそもそのような事実はない。原告は，樹脂の仕入先である株式会社大誠樹脂（以下「大誠樹脂」という。）と，継続的に，仕入れた樹脂に対する物性試験を行っていたのであり（Ａ甲７４，８０～８３），不良品を大量に製造し続けることはあり得ない。ｃまた，原料となる樹脂の配合の誤りや機械の調子等の関係で，若干の不良品が発生したことはあるが，その割合はせいぜい１.２５パーセント程度であり，不良品率が約５０パーセントにも上ったという事実はない。
オ寄与率について
被告らの寄与率に係る主張はいずれも否認ないし争う。
〔被告らの主張〕
(1)本件原告製品１本当たりの利益額について
ア原告は，本件原告製品の利益額を主張しているのであるから，その計算には，本件原告製品の販売単価のみを用いるべきであるところ，Ａ甲５には，本件原告製品以外の原告製品も含まれており，どのような資料に基づいてどのような経緯で作成された書類であるかが不明であり，信用性がない。
イ本件原告製品の平均販売価格は，２８００円である。本件原告製品の原価率は，９２.３パーセントであるから，その原価は約２５８４円となり，本件原告製品１本当たりの得べかりし利益は，せいぜい２１６円である。
ウなお，費目別に計算するときは，本件原告製品の１本当たりに要する費用の単価は，次のとおり，約３１４１円となる。
(ｱ)製造に関する原価             １７１０円
内訳原材料費    樹脂１００１円
紙    ３５１円
電気代１本当たり１５０円
人件費１本当たり２０８円
(ｲ)機械償却費及びリース代・工場設備費   約２６０円(ｳ)その他諸経費（製造原価の１割）     約１７１円(ｴ)運賃及び梱包費         １本当たり４００円(ｵ)本社経費                  ４００円(ｶ)営業経費                  ２００円(ｷ)以上合計               約３１４１円
(2)損害との因果関係について
原告は，被告らがゴールドレボを製造・販売していた平成１９年１１月から平成２０年２月までの期間において，多量の不良品を製造していて，市場の需要を満たせなくなり，代替品が求められていた。被告らは，かかる市場の状況の下でゴールドレボを製造・販売して，市場の需要に応えていたのであるから，本件原告製品の売上の低下は，被告らがゴールドレボを製造・販売していたこととは因果関係がない。
また，被告亀山社中が文書提出命令の申立てをして，当庁が原告に確定申告書等の提出を命じたにもかかわらず，原告はこれに従わないで確定申告書等の一部を提出していないから，民訴法２２４条１項又は２項及び３項の適用により，被告らによるゴールドレボの製造・販売は原告による本件原告製品の販売量の減少について何らの因果関係を有していないとの被告らの主張が認められるべきである。
(3)「実施の能力」について
原告は，多量の不良品を製造していて，現に販売した数量以上の本件原告製品を製造することができなかったから，被告らがゴールドレボを製造・販売していた平成１９年１１月から平成２０年２月までの期間においては，原告の販売数量が原告の実施能力の上限であった。したがって，ゴールドレボの売上は，全て原告の「実施の能力に応じた額」（特許法１０２条１項本文）を超えた部分であり，原告は被告らに対して損害として賠償を求めることはできない。
(4)「販売することができないとする事情」についてア原告には，平成１９年１１月から平成２０年２月までの間，原告の技術者が多数退職したこと，原料の樹脂に著しく劣化した樹脂を使用したことなどによって，本件原告製品において不良品が多数発生し，多くの顧客を失ったという事情がある。
すなわち，原告の決算書類（Ａ乙７６ないし７９）に基づいて計算すると，本件原告製品の不良品率は，被告らがゴールドレボを製造・販売した平成１９年１１月から平成２０年２月までの間，８０パーセント超であった。
また，本件においては，屋根下葺材業界に複数の業者が参入していて，本件原告製品と価格帯が共通する複数の競合品が市場で流通していたものであり，また，本件原告製品のシェア，ゴールドレボの品質，被告らの営業努力，本件発明の本件原告製品の売上げに対する寄与等も，被告らが売り上げた売上本数の全部又は一部に相当する数量を「販売することができないとする事情」に当たる。
したがって，被告らは，ゴールドレボを５２２０本製造し販売したが，上記の事情を考慮すると，原告が本件原告製品を同数製造・販売できたと仮定すべきではなく，その約９０パーセントが，「特許権者・・・が販売することができない・・・」とされるべきである。
イ原告の主張に対する反論
原告は，特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」とは，市場機会の喪失とさえも評価できないような特別の事情のある場合をいうのであって，本件原告製品の不良品率の高さとか，侵害者の営業努力とか，競合製品の存在等は上記「販売することができないとする事情」には含まれないと主張する。
しかし，同条項の立法趣旨からすれば，同条項に基づく損害額の算定に当たっては，侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情はもちろんのこと，権利者製品の売り上げ減退という形で生じる損害と侵害行為との因果関係を阻害しうる一切の事情を「販売することができないとする事情」として考慮すべきであって，原告の上記解釈は明らかに誤りである。
(5)寄与率について


本件発明は，その作用効果，すなわち防滑性の点において，レボ１のように１段階構成を有するものと比較しても実用的な差がない。また，顧客は，本件原告製品について，その構成をほとんど認識していないか，若しくは全く評価しておらず，被告亀山社中がゴールドレボの販売を終了してレボ１の販売に切り替えた際に，突起が２段階構成でなくなることを理由に，購入をレボ１から本件原告製品に切り替えた業者は皆無であった。さらに，本件原告製品の競業品がいずれも突起が１段階構成を有するものであったこと，原告が自ら，本件原告製品の上記構成によって防滑性能が高いことについては一切宣伝しておらず，宣伝において特許番号を付すこともしなかったことからすると，本件発明が顧客の選択に影響を与えた程度はごくわずかであり，本件原告製品の利益に対する本件発明の寄与率は，せいぜい１０パーセントというべきである。
５争点(4)ア(ｲ)（ゴールドレボについての特許法１０２条３項による損害額）
について
〔原告の主張〕
前記４の特許法１０２条１項に基づく損害算定が認められないとしても，少なくとも特許法１０２条３項に基づく実施料相当額の損害が認定されるべきである。
(1)被告亀山社中の売上高
アゴールドレボの定価
被告亀山社中は，平成１９年１２月，ゴールドレボを１６３６本販売し，４５９万１６５０円の売上を上げたものであり（Ａ乙１），また，平成２０年１月，ゴールドレボを９００本販売し，２５４万１０００円の売上を上げたものである（Ａ乙５）。
そうすると，ゴールドレボの定価の平均額は，
７１３万２６５０円÷    ２５３６本＝    ２，８１２．５５９１・・・
≒２８１３円
である。
イゴールドレボの売上額
そうすると，被告亀山社中が平成１９年１１月から平成２０年２月までに販売した本製品の本数は５２２０本であるから，この期間のゴールドレ
ボの推定売上額は，
２８１３円×    ５，２２０本＝    １４６８万３８６０円である。
(2)相当実施料率
本件発明の技術分野，原告と被告らとの関係性等に鑑みれば，本件発明実施について相当な実施料率は，ゴールドレボの売上額の３０パーセントを下るものではない。
そうすると，本件における相当実施料は，
１４６８万３８６０円×    ０．３＝    ４４０万５１５８円を下るものではない。
したがって，仮に特許法１０２条１項に基づく損害算定が認められないとしても，同３項に基づく損害算定により，被告らは，原告に対して，４４０万５１５８円の損害賠償責任を負っているというべきである。
〔被告らの主張〕
原告の上記主張は争う。
６争点(4)イ（レボ１についての損害額）について
〔原告の主張〕
被告らは，レボ１を１本当たり平均２８００円で販売しているところ，原告において製造販売している同種製品の製造原価は，平均１７００円である。そして，被告らは，取引先に対して，レボ１を１月当たり１５００本販売している。
そうすると，被告らの１月当たりの利益は，１６５万円となり，被告らは，レボ１を平成２０年２月から平成２１年１１月まで販売しているから，レボ１によって３６３０万円の利益を上げていることとなる。したがって，特許法１０２条１項により，同額が，被告らによるレボ１の製造販売によって原告の被った損害額であると推定される。
〔被告らの主張〕
原告の上記主張は争う。
７争点(5)   （原告の行為は，虚偽告知等の不正競争行為（不競法２条１項１４号）に当たるか）について
〔被告らの主張〕
原告は，以下のとおり，被告らの営業上の信用に関する各事実の告知及び流布行為を行った。これらの原告による各告知行為及び流布行為が，不競法２条１項１４号に基づく被告らの営業上の信用を害する虚偽の告知・流布行為に該当することは明らかである。
(1)ア原告代表者は，常陸屋根材センターのＭ氏に対し，「亀山社中が屋根下葺材製品を販売する際に，同社製品にチャンピオンの社名を示すラベルを貼って，チャンピオン製造であるかのように偽造して販売しているため，チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生している。」との発言を行った（以下「告知行為(1)①」という。）。イ原告代表者は，平成２０年４月頃，栃木県瓦工事業組合連合会が主催する総会の際，同連合会会長であるＳ氏や屋根施工業者らに対して，「チャンピオンを退職した従業員が，退職前に不良品を大量に生産したため，チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生した。」との発言を行った（以下「告知行為(1)②」という。）。
(2)原告は，平成２０年２月頃から平成２０年９月頃までの間に，被告らの取引先に対して，「亀山社中の屋根下葺材はチャンピオンの特許を侵害している。」（以下「告知行為(2)①」という。），「亀山社中の商品は，特許違反品なので販売すると損害賠償の対象となるから，購入はやめたほうが良い。」との告知をした（以下「告知行為(2)②」という。）。(3)原告代表者は，平成２０年中頃，被告らの取引先の代表取締役に対して，「亀山社中の大谷は，背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っている。」などと発言した（以下「告知行為(3)」という。）。


(4)原告は，被告らの取引先に対し，「亀山社中はもうすぐ倒産するため，今後保証を受けることができなくなるから同社製品は買わない方がよい。」との告知を行った（以下「告知行為(4)」という。）。(5)原告は，平成１９年（２００７年）１１月１２日付け及び平成２１年（２００９年）１０月付けで，自社のウェブページにおいて，「チャンピオンルーフィングシリーズの模造品並びに特許侵害商品が市場で流通しています。」との記事を掲載した（以下「流布行為(1)」という。）。(6)ア原告は，「弊社模造品に対する特許侵害損害賠償事件において，弊社が全面勝訴の運びとなりました。」（Ｂ乙２０，６頁）という記事をウェブページに掲載した（以下「流布行為(2)①」という。）。イ原告は，「弊社模造品に対する特許侵害損害賠償事件において，特許庁より侵害判定がされました。」（Ｂ乙２１，４頁）という記事をウェブページに掲載した（以下「流布行為(2)②」という。）。(7)原告は，平成２１年６月５日に，「現行製品の『レボ１』や『レボ３』に関しましても，特許庁での判定請求を行っています。（遅くとも年内には判明いたします）今回の判定の内容を勘案しますと，現行製品につきましても，弊社特許権に属する可能性が非常に高いものであると考えられます。・・・また現状では，現行の上記該当模造品を販売すると損害賠償請求の対象になる可能性が非常に高いことから，そのお取扱には十分ご注意いただき，慎重なご判断とご検討をしていただくことについて，業界内でのお呼びかけをよろしくお願い申し上げます。」と記載された文書を，多くの顧客に送信した（以下「流布行為(3)」という。）。
〔原告の主張〕
被告らの上記主張は，いずれも否認ないし争う。被告らが主張するような告知行為はそもそも存在しておらず，原告は，虚偽の告知行為，流布行為を行っていない。
８争点(6)（原告による本件訴訟の提起及び本件仮処分命令の申立ては不当提訴として不法行為といえるか）について
〔被告らの主張〕
原告は，乙事件本訴請求が事実的，法律的根拠を欠くことを知っており，又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず，乙事件本訴を提起し，本件仮処分命令の申立てをしたものである。すなわち，レボ１について本件特許の技術的範囲に属するかどうかを判断するために必要なのは，レボ１に設けられた突起が１段か２段かという常識的判断だけであったものである。それにもかかわらず，レボ１について乙事件本訴を提起した原告は，特許侵害訴訟が係属中であるという事実を営業に用いるためだけに乙事件本訴を提起し，本件仮処分命令の申立てをしたというべきであって，原告においては不純な動機があったといわざるを得ない。
以上のとおり，原告による乙事件本訴の提起及び本件仮処分命令の申立ては，裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くことは明らかであり，不法行為を構成する不当訴訟に該当することは明白である。
〔原告の主張〕
被告らの上記主張は否認ないし争う。
９争点(7)（損害の有無及びその額）について
〔被告らの主張〕
被告らは，次の(1)，(2)の損害を被った。
(1)不正競争による損害
ア逸失利益（各１２６０万円，連帯債権）
原告が，被告亀山社中の取引先であった常陸屋根材センターに対して告知行為(1)①，②及び告知行為(3)を行った結果，常陸屋根材センターは，一旦成立した被告亀山社中とのゴールドレボやレボ１，「ＲＥＶＯ２」，「ＲＥＶＯ３」，「ＲＥＶＯ４」といった商品（以下，併せて「被告製品」という。）の取引を解消した。同取引は，少なくとも毎月１００万円の売上げを伴うものであり，原告の上記告知行為により解消されなければ，遅くとも平成２０年４月以降，平成２１年１２月に至るまで，被告亀山社中は，少なくとも毎月１００万円，合計２１００万円の売上を計上できたはずであり，被告製品を製造する被告チャンピオン化成においても，これに対応する売上を計上できたはずである。
しかるに，原告の常陸屋根材センターに対する原告製品の販売価格は１本当たり３０００円を下らないところ，原告製品の製造原価は１本当たり１２００円以下である。そうすると，１本当たりの利益額は１８００円であり，利益率は６０パーセントである。
したがって，原告が上記不正競争によって得た利益は，１２６０万円（２１００万円×６０パーセント）であるから，同額が，被告らが原告の不正競争によって被った損害額と推定される。
イ信用毀損（被告亀山社中１０００万円，被告チャンピオン化成５００万円）
被告亀山社中は，被告亀山社中の取引先を対象とした，悪質な告知行為及び流布行為により，社会的信用を著しく害された。そして，原告の告知行為，流布行為が，遅くとも平成２０年２月頃からおよそ２年弱の期間にわたって継続されてきたこと，前記常陸屋根材センターにおける損害額，その他にも被告亀山社中が取引に至らなかった事例があること（岐阜県所在の矢橋林業株式会社）を考慮すれば，上記信用毀損によって被告亀山社中が被った損害額は，１０００万円を下らない。また，同様に，被告チャンピオン化成が被った信用毀損による損害額は，５００万円を下らない。
(2)不当提訴による損害（各５００万円）
被告らは，原告から特許権を侵害したことを理由に本件訴訟提起をされることにより，名誉及び信用が毀損された。また，被告らの代表者及び従業員一同は，本件訴訟の提起により，精神的に大きな損害を被った。これらの信用毀損及び精神的損害の総額は，各被告らにつきそれぞれ５００万円を下らない。
(3)弁護士費用（各５５０万円，連帯債権）
上記(1)，(2)につき，被告らは，被告ら代理人弁護士に対し，本訴等のほか反訴の提起及び訴訟追行を委任し，着手金及び成功報酬金として各５５０万円を支払うことを約した。
(4)合計
以上によれば，原告の上記行為により，被告亀山社中は合計２８１０万円，被告チャンピオン化成は合計２３１０万円の損害を被ったものである（このうち１８１０万円については被告らの原告に対する連帯債権である。）。
〔原告の主張〕
被告らの上記主張は否認ないし争う。被告らには，原告の行為と相当因果関係のある損害は発生していない。
第４当裁判所の判断
１本件発明の意義
(1)本件明細書等には，次の記載がある。
【産業上の利用分野】


・「本発明は，屋根の瓦ぶきの際に野地板上に敷く屋根下地材に関し，特に上記野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をするのに作業者の足のすべり止め効果を発揮することができる屋根下地材に関する。」
（段落【０００１】）
【従来の技術】
・「従来，・・・屋根の瓦ぶきをするのに使用する屋根下地材３は，・・・例えば軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成っていた。或いは，実公昭54-32824号公報に記載されているように，半硬質合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を接合すると共に，少なくともその一面はシート状基材と紙とが接着剤を介さずに圧着一体化されておおむね一方向に並んだうね状突起を有して成っていた。」（段落【０００２】）
【発明が解決しようとする課題】
・「しかし，このような従来の屋根下地材３においては，その上面はおおむね平らに形成されていたので，野地板２上に敷かれた屋根下地材３の上面にのって瓦ぶき作業をするのに，作業者の足がすべることがあった。・・
・」（段落【０００３】）
・「・・・実公昭54-32824号公報に記載された屋根下地材は，その上面におおむね一方向に並んだうね状突起を有しているが，このうね状突起は屋根からの漏水を軒方向に案内して流下せしめるものであり，その方向性はおおむね屋根の棟から軒に向かって上下方向に伸びるように位置付けられるものであった。従って，この屋根下地材の上面にのって瓦桟を打ち付けたり，瓦を並べたりする作業において，作業者の足のすべり止めの効果はほとんど期待できず，やはり安全性の確保が十分にできないものであった。」
（段落【０００４】）
・「そこで，本発明は，このような問題点に対処し，野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をするのに作業者の足のすべり止め効果を発揮して作業の安全性を向上することができる屋根下地材を提供することを目的とする。」（段落【０００５】）
【課題を解決するための手段】
・「上記目的を達成するために，本発明による屋根下地材は，軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において，上記シート状基材の上面には，下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に，これらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたものである。」（段落【０００６】）
【作用】
・「このように構成された屋根下地材は，シート状基材の上面に所定の高さだけ２段階に突出して一体的に形成された多数のすべり止め突部により，野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮する。このとき，上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し，上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させる。また，上記すべり止め突部は，所定の単位面積中に複数個存在するように配置されていることから，屋根下地材の上面に打ち付けられる所定幅の瓦桟をその幅方向において複数個のすべり止め突部で支持することとなり，打ち付け状態の瓦桟が幅方向にぐらつかないように安定させる。」（段落【０００９】）
【実施例】
・「以下，本発明の実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。図１は本発明による屋根下地材の実施例を示す斜視図である。この屋根下地材６は，図８に示すように屋根の瓦ぶきの際に野地板２上に敷くもので，図１に示すように，シート状基材７の上下両面にそれぞれ紙８，９が一体的に接合されている。上記シート状基材７は，本発明の屋根下地材６の芯材となるもので，例えばポリエチレンなどの軟質性合成樹脂により厚さ0.5～１mm程度のシート状に形成されている。また，紙８，９は，上記シート状基材７の上下両面を覆う表面材となるもので，例えばクラフト紙からなり，該シート状基材７の上面及び下面にそれぞれ一体的に接合されている。このような屋根下地材６の全体的な寸法は，例えば幅が１ｍ前後とされ，長さが約21ｍ，42ｍなどとされている。」（段落【００１０】）・「ここで，本発明においては，上記シート状基材７の上面に多数のすべり止め突部１０，１０，・・・が一体的に形成されている。このすべり止め突部１０は，屋根の瓦ぶきの際に野地板上に敷かれた屋根下地材６の上面にのって作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮するもので，図２に示すように，下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出している。すなわち，下部大径突部１１は，図３に示すように平面視で直径４mm程度の円形の台座とされており，図２に示すように側断面形状は矩形とされ，高さが約1.5mmとされている。また，上部小径突部１２は，図３に示すように上記下部大径突部１１の中心部にて平面視で直径２mm程度の円形の突起とされており，図２に示すように側断面形状は矩形とされ，高さが約１mmとされている。従って，上記のように２段に形成されたすべり止め突部１０の全体では，突出高さＨ1が約   2.5mmとされている。」（段落【００１１】）
・「そして，これらのすべり止め突部１０，１０，・・・は，図３に示すように，所定の単位面積Ｓの中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けられている。すなわち，屋根下地材６の上面に打ち付けられる瓦桟４（図７参照）の幅をｗとすると，この幅ｗを一辺とする正方形の面積を単位面積Ｓとし，この単位面積Ｓ中に所定の複数個が配置されている。具体的には，屋根下地材６の長手方向に沿って多数行設けられたすべり止め突部１０，１０，・・・を，一行おきに半ピッチだけ位置をずらして千鳥状に配置し，例えば18mm四方の面積Ｓの中に４個以上のすべり止め突部１０が配置されている。」（段落【００１２】）


・「・・・図２に示すようにシート状基材７と紙８，９とが圧着一体化されると共に，上記凹型１４によりすべり止め突部１０が形成されて，矢印Ｃ方向に屋根下地材６が連続的に成形流出される。このとき，図２に示すように，上面側の紙８は，上記すべり止め突部１０の上部小径突部１２によって破られて孔があくことが多いが，その周りの部分は下部大径突部１１の側面部等に圧着一体化されるので問題はない。」（段落【００１４】）・「・・・屋根下地材６を使用して屋根の瓦ぶきをするには，図７に示すように，屋根の傾斜に沿って野地板２を打ち付け，この野地板２の上面に本発明の屋根下地材６を敷き，この屋根下地材６の上面に所定の間隔で軒線と平行に瓦桟４，４，・・・を釘等で打ち付ける。このとき，作業者は，作業靴のまま屋根下地材６の上面にのるが，図２に示すように，シート状基材７の上面に所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部１０，１０，・・・により，足のすべり止めの効果を受ける。すなわち，上記すべり止め突部１０の上部小径突部１２がゴム製などの靴底にくいつき状態となり，屋根下地材６上でほとんどすべることなく，安全に瓦桟４を打ち付けることができる。・・・」（段落【００１５】）・「その後，図８に示すように，裏面上部に引掛爪を有する瓦５の該引掛爪を上記瓦桟４の上辺部に引っ掛けることにより，上記瓦５を滑り落ちないように掛止して瓦ぶきをし，屋根を形成する。このときも，作業者は，作業靴のまま屋根下地材６及び瓦桟４の上にのりながら作業をするが，上述と同様に屋根下地材６の上面のすべり止め突部１０，１０，・・・のすべり止め効果により，安全に瓦ぶきの作業をすることができる。」（段落【００１６】）
【発明の効果】
・「本発明は以上のように構成されたので，シート状基材の上面に所定の高さだけ２段階に突出して一体的に形成された多数のすべり止め突部により，野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮する。このとき，上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し，上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させることができる。従って，作業者は，屋根下地材上でほとんどすべることなく，作業の安全性を向上することができる。・・・」（段落【００１９】）
(2)上記記載によれば，本件発明は，屋根の瓦ぶき作業をするのに使用していた屋根下地材３が，従来，その上面がおおむね平らに形成されていたので，野地板２上に敷かれた屋根下地材３の上面にのって瓦ぶき作業をするのに，作業者の足がすべることがあるという技術的課題があったことから，かかる課題を解決するため，軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において，上記シート状基材の上面に，下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に，これらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けるという構成を採用したことにより，これらの多数のすべり止め突部により，野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮させ，上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し，上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させ，もって屋根の瓦ぶき作業をする際の作業者の作業の安全性を向上させた発明である，と認められる。
２争点(1)（ゴールドレボ及びレボ１は，それぞれ本件発明の技術的範囲に属するか（構成要件Ｂの充足性））について
(1)本件発明における「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段
階に突出した多数のすべり止め突部」の意義
ア前記１のとおり，本件発明は，従来の屋根下地材の上面がおおむね平らに形成されていたことからその上にのって瓦ぶき作業をする作業者の足がすべることがあったという技術的課題を解決するため，屋根下地材のシート状基材の上面に，下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成するとともにこれらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けるという構成を採用し，これによって，作業者の足のすべり止め効果を発揮させ，上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し，上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させるとの作用効果を生じさせるようにしたという発明である。
かかる本件発明の意義を踏まえると，上記「・・・すべり止め突部」については，外形上，下部が大径で上部が小径というだけでは足りず，下部と上部に区画される２段階構成と見ることができる形状であることを必要とすると解されるから，下部と上部に区画されるといえないようなテーパ状のものは含まれないというべきである。
そして，本件発明は「屋根下地材」に関するものであって，すべり止め効果の対象は何ら特定されておらず，作業者が必ず屋根タビ靴を履くとも限らないのであるから，靴底の堅さとの関係を考慮することは必ずしも必要とはされていないとみるべきである。
したがって，突部が外形上，下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえるものであれば，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるものであって，これによって従来技術にない技術的効果（瓦葺き作業をする際の作業者の足のすべり止め効果の発揮，増大）を生じさせているといえることから，上記「・・・すべり止め突部」には，そのような２段階構成を採用しているものがすべて含まれると解するのが相当である。
イこの点に関して被告らは，
すべり止め突部が下部と上部に区画されるとしても，すべり止め突部が全体として本来下部の大径部が発揮する効果のみしか発揮しない場合や，全体として本来上部の小径部が発揮する効果のみしか発揮しない場合も，かかるすべり止め突部は実質的には１段階構成とみなすことができるから構成要件Ｂを充足しない，と主張する。
しかし，すべり止め突部が外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえる場合には，これによって従来技術にない上記アの技術的効果を生じさせているというべきであるから，かかるすべり止め突部を実質的に１段階構成とみなすことができるとして全て構成要件Ｂに含まれないということはできない。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。(2)ゴールドレボ及びレボ１の構成要件Ｂの充足性
アゴールドレボについて


(ｱ)証拠（Ａ甲３，９，Ａ乙８，検Ａ甲１）及び弁論の全趣旨によれば，ゴールドレボにおける突部の上部，下部の寸法については，被告らが述べている寸法（被告らは，下部が直径約２ｍｍ，高さ約２ｍｍの円柱形状で，上部は直径１.５ｍｍ，高さ０.５ｍｍの円柱形状とする〔Ａ乙８〕。）であっても，原告が述べている寸法（原告は，外径が約２ｍｍ，高さが約１ｍｍの円柱形状に形成された主たる部分と，外径が約１～１.５ｍｍと主たる部分よりもやや小径で，高さが約０.５ｍｍ～０.８ｍｍの略円柱形状に形成された上端部分，とする〔Ａ甲９〕）であっても，その実際の寸法から見て許容誤差の範囲内に入っているものと認められる。これを前提として検討すると，ゴールドレボにおける突部の寸法については，その外径の差は，絶対値としては小さくても，径の差ははっきり認識し得るものであって，２段階に突出した突部が容易に見てとれるものである。これによって本件発明が想定するような，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になり，もって，瓦葺き作業をする際の作業者の足のすべり止め効果を発揮させるという作用効果を奏することが認められる（Ａ甲１０，Ａ乙２６，Ａ乙３２参照）。そうすると，ゴールドレボにおける突部は，外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえ，「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した多数のすべり止め突部」に該当するというべきである。よって，ゴールドレボは，構成要件Ｂを充足する。
(ｲ)この点に関して被告らは，ゴールドレボは，直径が約２ｍｍであり，金型切削の際にエンドミルの加工ですじが付いたものにすぎず，大径と小径というような明確な二段階突起形状ではないから，すべり止め突部が実質的に１段階構成とみなすことができるとか，ゴールドレボは，１段階構成の場合と摩擦係数がほとんど変わらず，また，「下部大径部で踏み感の安定を維持する。」という効果を有しないなどと主張して，ゴールドレボは構成要件Ｂを充足しないと主張する。
しかし，上記のとおり，ゴールドレボの突部は，被告らが述べている寸法を前提にしても外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用していると見てとることができるものである。そして，証拠（Ａ甲１０）によれば，すべり止めの効果について１段階構成の突部と２段階構成の突部とを対比したとき，実際の屋根の傾斜や作業者の体重を考慮してもなお，その効果には有意な差が認められるのであって，被告らが提出する品質性能試験報告書（Ａ乙２６）の実験結果は，上記の認定判断を左右するに足りるものではない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
以上によれば，ゴールドレボは，構成要件Ｂを充足しており，その他の構成要件Ａ，Ｃ，Ｄについて被告らは，それらの充足性を明らかに争わない。
よって，ゴールドレボは，本件発明の技術的範囲に属するというべきである。
イレボ１について
(ｱ)証拠（Ｂ甲４，Ｂ乙２４，検Ｂ甲１）によれば，レボ１の突部は，その構造・形状が，外形上下部と上部に区画されるとはいえないようなテーパ状のものであることが認められ，段差の存在を見てとることができないから，外形上下部と上部に区画される２段階構成を有しているということはできない。また，突部の２段階構成がすべり止めの効果を奏するものであるところ，レボ１の突部は，かかる構成を有していないから，本件発明のような作用効果，すなわち，作業靴下面にくいつき状になることによって瓦葺き作業をする際の作業者の足のすべり止め効果を発揮させることも，また，踏み感の安定性を維持するという作用効果を奏するということもできない。
したがって，レボ１は構成要件Ｂを充足しない。
(ｲ)この点に関して原告は，レボ１は，主たる部分と突起とが，主たる部分の上端面における平坦面状に形成された部分を境目として，それぞれが独立した存在として明確に区別し得る構成となっており，上記境目を介して下部が大径，上部が小径とされる２段階に突出した形状であるといえるとして，レボ１も構成要件Ｂを充足する旨主張する。しかし，証拠（Ｂ乙２４，検Ｂ甲１）によれば，レボ１の突起は，その形状が一様ではなく，突起ごとに差異がある上，上部の径と下部の径とを区画する部位を特定することが容易ではなく，そのほとんどが上部の径と下部の径とが連続的に変化しているテーパ状のものであることが認められる。そして，このようなテーパ状の突起形状のものについては，段部といえるものがないことから，前記１(2)の本件発明の意義に照らすと，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるような，外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用しているとはいえないというべきである。
したがって，レボ１は構成要件Ｂを充足しないといわざるを得ず，原告の上記主張は採用することができない。
以上によれば，レボ１は，本件発明の技術的範囲に属しないことが明らかである。
３争点(2)（本件発明は進歩性が欠如しているため特許無効審判により無効にされるべきものか）について
(1)Ａ乙１２文献を主引例とする無効主張について
アＡ乙１２文献の内容
(ｱ)Ａ乙１２文献には，以下の記載がある。
・「２実用新案登録請求の範囲
半硬質の合成樹脂基材の両面に紙が接合されているシート材におい則的うね状突起を有し，該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる屋根下地材。」（１頁５行～９行）
・「この考案によると，上層にうね状突起を無数に設けることにより，基材と表層の紙との一体化は物理的に強化され，施行時に紙が破れ，又は剥離することなく，結露防止，湿気の吸収，作業能率の向上が達成され，施行時の紙の剥離がないので滑ることがなく作業の安全が確保される。」（３頁２行～８行）
・「瓦桟と下地材の間に隙間を保ち，屋根からの漏水を瓦桟上角に滞留させることなく，流下せしめ，且つ，通気良好のため，併せて湿気による瓦桟の腐蝕を防止できる。」（３頁１１行～１４行）(ｲ)上記記載によると，引用発明１は次の構成を有するものと認められる。ａ半硬質の合成樹脂基材の両面に紙が接合されているシート材におい
て，
則的うね状突起を有し，
ｃ該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる
ｄ屋根下地材。
イ本件発明と引用発明１との対比
本件発明と引用発明１とを対比すると，次のとおりとなる。


(ｱ)一致点
合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において，シート状基材の上面に多数の突部を一体的に形成すると共に，これらの突部を複数個存在するように配
置して設けた屋根下地材である点
(ｲ)相違点１
屋根下地材を構成し，その上下両面に紙を一体接合される合成樹脂シート状基材が，本件発明では「軟質性合成樹脂」であるのに対して，引
用発明１では「半硬質の合成樹脂」である点
(ｳ)相違点２
シート状基材の上面に一体的に形成された多数の突部が，本件発明においては，「所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設け」られた「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した」「すべり止め突部」であるのに対して，引用発明１では「不規則的に又は規則的に」「配列され」「おおむね一方向に並ん
でいる」「うね状突起」である点
ウ相違点についての判断
被告らは，相違点２につき，引用発明１に記載された屋根下地材において，「屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を葺き上げる際に，作業者が足を滑らし易いと云う欠点」を解消するために，引用発明１のうね状突起に代えて，Ａ乙１０発明の「凸部を粗面化せる凹凸」を採用するか，又は，Ａ乙１１発明の「多数の小突起からなるドット(1)」を採用することは，当業者にとって容易に想到することができる旨主張するので，以下，検討する。
(ｱ)Ａ乙１０文献には，次の記載がある。
・「２実用新案登録請求の範囲
熱可塑性樹脂シート表面に凸部を粗面化せる凹凸を形成せしめてな
」（１頁２行～４行）
・「従来，屋根下地材として熱可塑性樹脂シートよりなる屋根下地材が汎用されているが，該熱可塑性樹脂シートよりなる屋根下地材は野地板上に敷設施工した後，該屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を葺き上げる際に，作業者が足を滑らし易いと云う欠点があ（る）」（２頁１１行～１６行）
(ｲ)また，Ａ乙１１文献には，次の記載がある。
・「【特許請求の範囲】【請求項１】表面ドット加工した軟質塩化ビニル樹脂シートの裏面にタール含浸フェルト紙またはクラフト紙，もしくはゴムアスファルト層を配設してなることを特徴とする屋根下地材。」
（２頁１欄１行～５行）
・「たとえば，多数の小突起からなるドット（１）を加工成形した塩化ビニル樹脂発泡体等の軟質塩化ビニル樹脂シート（２）の裏面には，タール含浸フェルト紙またはクラフト紙（３）を配設する。」（２頁２欄３１行～３５行）
・「このドット（１）は，ロールプレスや発泡成形等の適宜なドット加工により軟質塩化ビニル樹脂シート（２）に成形することができる。こうすることで，従来のような撒き砂よりもはるかに向上した滑り止め効果が実現される。もちろん，このドット（１）の形状や配置については特に制限はなく，任意のものとすることができる。」（２頁２欄４４行～５０行）
・「もちろんこの発明は，以上の例によって限定されるものではない。屋根下地材の構成，不織布の種類，ドットの形状およびその加工法，また各層の配設法等の細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。」（３頁３欄１９行～同頁４欄２行）以上を前提に検討するに，前記２(1)アのとおり，本件発明における「すべり止め突部」の文言は，突部が外形上，下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえるものであれば，本件発明の技術的効果，すなわち，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるものであって，これによって従来技術にない技術的効果（瓦ぶき作業をする際の作業者の足のすべり止め効果の発揮，増大）を生じさせるものとして，かかる形状の突部をすべて含むものである。
この点，Ａ乙１０発明，Ａ乙１１発明をみると，いずれも，屋根下地材を技術分野とするものであり，「・・・作業者が足を滑らし易いと云う欠点」を解消させるための発明ではある。もっとも，引用発明１のうね状突起に代えて，Ａ乙１０発明の「凸部を粗面化せる凹凸」やＡ乙１１発明の「多数の小突起からなるドット（１）」を採用したとしても，それらの「凹凸」や「ドット（１）」は，下部が大径で上部が小径というにとどまり，外形上，下部と上部に区画される２段階構成のものでないことは明らかであり，ほかに「凹凸」や「ドット（１）」がかかる２段階構成のものであることを示すことを認めるに足りる証拠はない。そうすると，突部について，下部が大径で上部が小径であることを超えて，本件発明の「すべり止め突部」のような２段階構成のものにまで至る示唆ないし動機付けは何らなされていないとみるべきであり，当業者であれば容易に想到できるとはいえない。
(ｴ)Ａ乙３１文献について
ａこの点について被告らは，Ａ乙３１文献を根拠に，すべり止め突起５として，下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した四角形状や円形状のすべり止め突起５を採用することも，当業者にとって容易に想到できることであると主張するので検討する。ｂＡ乙３１文献には，次の記載がある。
刷したものを加熱加圧して前記エンボス模様部分に滑り止め突起を形成して成り，また前記エンボス模様以外の部分には不織布が熱融着して薄膜化したソリッドフィルム部を形成して成ることを特徴とするエンボスシート。」（２頁１欄１～８行）
・「【産業上の利用分野】本発明は，運動靴の靴底のような防滑性の突起を備えたエンボスシート並びにその製造方法と，このエンボスシートを適用した靴底に関するものである。」（２頁１欄３３行～３６行）
・「ベースたる部分をソリッドフィルム化することで吸水性が無く，薄層に形成され，しかも防滑性が高く，耐摩耗性の有るエンボスを形成する方法を提供するものである。また，これによって得られるエンボスシートをアウターソールとしてミッドソールに被着して，吸水性が無く，地面把持力が有り，耐摩耗性も有する真に軽量化された靴底を提供しようとする。」（２頁２欄２４行～３０行）・「更に図４に示すように符号９は靴底の滑り止め突起５の模様の反転模様を刻設した上金型であって，滑り止め突起５を形成する部分には凹陥部１０が刻設され，滑り止め突起を形成しない部分は平坦部１１を形成しており，これら凹陥部１０と平坦部１１とが相互に隣接し合って全体として滑り止め突起の反対模様を形成している。」
（３頁４欄２８行～３４行）


・「また更に符号１２は上金型９と対となる下金型であって，本実施例では平坦な板で構成されている。」（３頁４欄３５行～３７行）ｃ前記２(1)アのとおり，本件発明における「すべり止め突部」の文言は，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるという技術的効果の見地から，外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえるような形状の突部をいうものと解される。しかし，上記のとおり，Ａ乙３１発明は，あくまで履物の分野における履物の底面形状についての技術であって，本件発明（屋根下地材）とは技術分野を異にすることが明らかであるし，本件発明とはくいつき状の対象としてこれに相対する側となるものであるから，実質的にみても技術を異にするものである。また，Ａ乙３１を精査しても，その記載は靴自体の防滑性に関する説明に止まっていて，靴と接地面のどちらか一方に２段階の突部を形成しておくことにより両者の摩擦力を高めるという技術的知見については記載が見あたらない。そうすると，靴の突部をこれと相対する側となる屋根下地材に付け替えるような改変については，当業者にとってこれを容易に想到できるということは困難といわなければならない。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。エ以上のとおり，相違点１について検討するまでもなく，本件発明は，引用発明１，Ａ乙１０発明，Ａ乙１１発明及びＡ乙３１発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものということはできない。
(2)Ｂ乙４文献を主引例とする無効主張について
アＢ乙４文献の内容
(ｱ)Ｂ乙４文献には，以下の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項１】表面ドット加工した軟質塩化ビニル樹脂シートの裏面にタール含浸フェルト紙またはクラフト紙，もしくはゴムアスファルト層を配設してなることを特徴とする屋根下地材。」（２頁１欄１行～５行）
・「図５に施工例を例示したように，屋根下地材（ウ）の上部に配置する瓦（カ）の滑りを，アスファルト含浸基材（エ）表面に散布した砂（オ）により防止している。これによって，瓦葺き作業の安全性を高めてもいる。」（２頁１欄３１行～３５行）
・「塩化ビニル樹脂シートの表面をドット加工することにより，滑り止め機能が向上する。」（２頁２欄２４行～２５行）
・「たとえば，多数の小突起からなるドット（１）を加工成形した塩化ビニル樹脂発泡体等の軟質塩化ビニルシート（２）の裏面には，タール含浸フェルト紙またはクラフト紙（３）を配設する。」（２頁２欄３１行～３５行）
(ｲ)上記記載によると，引用発明２は，以下の構成を有するものと認められる。
ａ軟質塩化ビニル樹脂シート基材の裏面に紙を配設して成り屋根の野
地板上に敷く屋根下地材において，
ｂ上記基材の上面には，多数のドットを一体的に形成するｃ屋根下地材。
イ本件発明と引用発明２との対比
本件発明と引用発明２とを対比すると，次のとおりとなる。
(ｱ)一致点
軟質性合成樹脂のシート状基材の下面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において，上記シート状基材の上面には，多数のすべり止め突部を一体的に形成するとともに，これらのすべり止
め突部を複数個設けた屋根下地材という点
(ｲ)相違点１
軟質性合成樹脂のシート状基材に一体的に接合される紙が，本件発明では「軟質性合成樹脂のシート状基材」の「上下両面」に「一体的に接合」されるのに対して，引用発明２では，「裏面」のみに一体的に接合
される点
相違点２
「シート状基材の上面」に「一体的に形成」された「多数のすべり止め突部」が，本件発明においては「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した」ものであるのに対して，引用発明２の「ド
ット」は，そのような形状を有していない点
(ｴ)相違点３
すべり止め突部を複数個設ける際に，本件発明では「所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設け」るのに対して，引用発明２においては「多数」配置することしか特定されていない点
ウ相違点についての判断
被告らは，本件発明を引用発明２と対比したときの相違点２について，すべり止め用の突部を設けるときに，当該突部を１段よりも２段にした方がすべり止めの効果が大きくなることは，摩擦力に関する技術常識であり，また，すべり止め突部において「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出」している構成は，すべり止め突部を有する製品の分野において周知であると主張して，Ｂ乙２９文献，Ｂ乙３０文献，Ｂ乙１４文献，Ｂ乙１５文献，Ｂ乙１６文献，Ｂ乙３１文献及びＢ乙３２文献を提出する。
しかし，被告らが指摘するＢ乙１４ないしＢ乙１６，Ｂ乙２９ないしＢ乙３２の各文献について，それぞれの技術分野を【発明の名称】等から見ると，Ｂ乙１４文献は「エンボスシート並びにその製造方法並びにこれを使用した靴底」，Ｂ乙１５文献は「置敷カーマット」，Ｂ乙１６文献は高級プラモデルのタイヤ，Ｂ乙２９文献は「建物用すべり止め」，Ｂ乙３０文献は「コンクリートスラブ用滑り止め付き捨型枠」，Ｂ乙３１文献は「滑り止めを有する釣竿とその製造方法」，Ｂ乙３２文献は「ラグ等のマット」であって，組み合わせる対象である引用発明２の「屋根下地材」とは技術分野が異なることが明らかである。そうすると，当業者において，これらの各周知技術を，上記のように異なる技術分野である「屋根下地材」の発明たる引用発明２と組み合わせることは困難というべきであって，引用発明２から出発して，本件発明に至る論理付けがあるとはいえない。仮にすべり止め突部を２段階とすることが一般的な技術事項であるとしても，本件発明の「すべり止め突部」の大径とされた「下部」，小径とされた「上部」の技術的意義は，それぞれ，踏み感の安定性を維持すること，作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させることであり，「すべり止め突部」が「所定の高さ」を有することにより「上面側の紙８」が「すべり止め突部１０の上部小径突部１２によって破られて孔があく」（段落００１４）のであるから，本件発明の「すべり止め突部」は，「（シート状基材の上下両面に）紙を一体的に接合」することを前提としている。
一方，上記周知の「二段階のすべり止め突部」は，「紙を一体に接合」するものではなく，まして，上部突起が上面の紙を破る程度の「所定の高さ」を有するものではないことは明らかである。


そうすると，すべり止め突部を２段階とすることが周知であるといえるとしても，本件発明における「所定の高さの２段階のすべり止め突部」が周知であるとは到底いえない。
以上のことから，本件発明において紙の接合はロール成形法によりシート状基材７と紙８，９とを圧着一体化してなされるのであるから，本件発明のすべり止め突部は，その上面から紙を一体的に接合されたものであるのに対して，Ｂ乙２９文献，Ｂ乙３０文献，Ｂ乙１４文献，Ｂ乙１５文献，Ｂ乙１６文献，Ｂ乙３１文献及びＢ乙３２文献に記載された二段階のすべり止め突部は，突部上面に紙を一体的に接合することを前提としたものではなく，Ｂ乙２９文献，Ｂ乙３０文献，Ｂ乙１４文献，Ｂ乙１５文献，Ｂ乙１６文献，Ｂ乙３１文献及びＢ乙３２文献において，すべり止め機能の点からみて突部上面に紙を一体的に接合することが示唆されるということもできない。
エしたがって，いずれにしても，本件発明は，引用発明２に基づいて当業者が容易に想到することができたものということはできない。よって，その余の相違点について検討するまでもなく，本件特許は，Ｂ乙４文献を主引例として用いても，特許法２９条２項に該当するということはできないから，特許無効審判により無効にされるべきものである（特許法第１０４条の３）と認めることはできない。
４争点(3)（被告亀山社中の過失の有無）について(1)特許法１０３条により，被告らには過失が推定される。この点に関して被告亀山社中は，原告が製造販売する本件原告製品は本件発明の技術的範囲に属しないことを原告自ら表明していたこと，ゴールドレボは本件原告製品と同様の製品であること，原告は，ゴールドレボを実際に入手した後もしばらくの間はゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないと考えていたこと，特許の専門家である弁理士においてもゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないとの判断を下していたこと，被告亀山社中は，原告の上記判断に基づいてゴールドレボの販売を決断したものであるという事情に基づけば，被告亀山社中には過失がない旨主張する。しかし，本件全証拠を精査しても，原告が主張する上記事情を認めるに足りる的確な証拠はなく，仮にそのような事情があったとしても，それらの事情は被告亀山社中の無過失を基礎づけるに足りるものとはいえない。したがって，過失がないとする被告亀山社中の主張は採用することができない。
(2)そして，以上のほかに，証拠（Ａ甲２２，３０，被告亀山社中代表者）によれば，被告らが本店所在地を同じくし，顧客から被告亀山社中への発注に係る業務を被告チャンピオン化成が全て担っていることが認められる。したがって，被告らは，ゴールドレボの製造・販売に関し相互に協働関係にあったことは明らかであり，前記前提となる事実のとおり被告チャンピオン化成が製造したゴールドレボを被告亀山社中が合計５２２０本販売したことについては，被告らの間には客観的関連共同のみならず主観的関連共同も認めるのが相当であるから，被告らはこの点に関し共同不法行為責任を負うというべきである。
５争点(4)ア(ｱ)（ゴールドレボについての特許法１０２条１項による損害額）
について
(1)ゴールドレボの販売期間及び販売本数について被告らがゴールドレボを販売していた期間が平成１９年１１月から平成２０年２月までであること，及びゴールドレボの販売本数が５２２０本であることについては当事者間に争いがない。
(2)単位数量当たりの利益の額について
ア特許法１０２条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは，仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば，当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額，すなわち，追加的製造販売により得られたであろう売上額から，追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用（変動製造原価及び変動販売費を含む変動経費等）を控除した額を追加的製造販売数量で除した単位当たりの額をいうものと解するのが相当である。
イ販売単価につき
証拠（Ａ甲１３〔枝番を含む。〕）によれば，本件原告製品の販売価格は，一律に設定されたものではなく，販売先や販売時期，販売数量によって異なっているため，販売単価は平均販売価格によるのが相当と認められるところ，販売数量が５０本以上の販売規模においては，おおむね２６００円前後から３０００円前後の価格帯で販売されていたことが認められるから，本件原告商品の平均販売価格は，２８００円と認定するのが相当である。
ウ単位当たりの変動経費等につき
(ｱ)原告は，本件原告製品の１本当たりにつき，費目ごとに個別に金額を挙げた上で，製造単価は１７０７円であると主張する。これに対して被告らは，費目ごとにみると，製造単価は３１４１円であると主張し，原告が変動経費として計上していない本社経費及び営業経費を除外しても２５４１円であると主張するから，原告が主張する製造単価は，被告らの主張額を相当下回るものといえる。そこで，上記当事者の主張を前提として，変動経費等について検討する。
(ｲ)変動製造原価につき
ａ製造単価のうち原材料費についてみるとして，まず，樹脂については，原告は，約７９９．１４円で足りる旨主張するが，被告らは１００１円必要とする旨主張する。
証拠（Ａ甲５６，５７，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，樹脂には冷えると縮む性質があること，原告は，規格に沿った製品を製造するために，上記の樹脂の性質を踏まえて，規格より幅広めに，かつ厚めに製造し，製品化する際に規格に合わせてカットしていること，そのため，製造工程においてロスとなる樹脂が一定量生じていることが認められる。
この点に関して原告は，ロスとなる樹脂が本件原告製品１本当たり約０．５ｋｇあるとして，樹脂に係る原材料費を主張するが，その主張は，規格より多少長目に製造していることは斟酌しているが，厚めに製造するのに要する樹脂の量まで斟酌していると認めるに足りる的確な証拠はない。加えて，被告らの主張，すなわち，樹脂が成形加工後の冷却時に大きく収縮することから，原告が主張する樹脂の量は過小である旨主張していることに照らせば，原告が主張する額は，ロスとなる分が十分に斟酌されているとはいえない。また，原告は，樹脂の再利用をもってロスを最小限にしている旨主張して，再利用の工程を示すものとする写真（Ａ甲５４の１ないし３）を提出する。しかし，西基一が原告の会社員であるにもかかわらず，上記写真の内容について何ら説明できていないこと（証人Ｋ）に照らすと，原告の上記主張は直ちに採用することができない。


ｂまた，紙についてみると，原告は，約３２６．６円で足りる旨主張するが，被告らは３５１円かかる旨主張する。
原告は，本件原告製品１本当たり紙２ｋｇが必要であるとして，紙１ｋｇ当たりの平均価格を算定したものに２を乗じて製造単価を求めている。しかし，原料紙ロールのうち製品の規格に足りない部分は，余剰として廃棄せざるを得ないところ，原告が主張する額は，製造単価を長さではなく重量を基に算出されているため，この点が斟酌されていない。
この点に関して原告は，証拠（Ａ甲４５）を提出して，紙にテンションを加えて張り詰めた状態にして製造するから，原料紙１ロール（５０００ｍないし５１００ｍ）当たり本件原告製品４ないし５本分（約１００ｍ）伸びるとして，原告の算定が合理的である旨主張する。
しかし，本件全証拠を精査しても，上記のように紙が伸びる事実を認めるに足りる的確な証拠はないから，原告の上記主張は直ちに採用することはできない。
以上によれば，変動製造原価のうち原材料費に関する原告の主張を採用することはできない。もっとも，被告らが前記のとおり原材料費を主張し，当該主張額を上回るものではないことを認めているから，樹脂については１００１円，紙については３５１円と認めるのが相当である。
ｃ次に，電気代についてみると，原告は，約８０．５４円で足りる旨主張するが，被告らは１５０円かかる旨主張する。上記原告の主張は，被告らがゴールドレボを販売していた期間の全体を通じて加重平均の計算式を用いるべきところ，各月ごとに加重平均の計算式を用いて数値を算出し，さらにそれらの数値の平均値を求めて算出されたものであるが，このように加重平均の計算式を用いた算出の合理性については何ら証明されていない。また，原告は，平均値を取る期間を平成１９年６月から平成２０年４月までとするが，当該期間に対応しない平成１８年１０月から平成１９年８月までの平均月間製造本数をもって計算しており，原告の算出方法については，その合理性を認めるには足りないというべきである。
したがって，電気代についても，原材料費と同様，原告の主張を採用することはできず，被告らが主張する１５０円と認めるのが相当である。
ｄさらに，人件費についてみると，２０８円であることは当事者間に争いがないから，同額を認めるのが相当である。
ｅそうすると，変動製造原価は，本件原告製品１本当たり１７１０円となる。
1001＋351＋150＋208＝1710（円）
(ｳ)工場用地代及びフォークリフト代につき
原告は，工場用地代として約８．０９円，フォークリフト代として約３．２２円の合計約１１．３１円を主張するところ，被告らはこれらについて争うものではないから，原告主張額どおり認定するのが相当である。
(ｴ)変動販売費（運送費）につき
原告は，梱包・出荷準備費用として約２３．３４円，運賃として約２５６．８６円の合計約２８０．２円で足りる旨主張するが，被告らは運送費として平均３５０円程度，梱包費として平均５０円の合計４００円かかる旨主張する。
上記原告の主張は，平成１９年１０月，同年１１月及び平成２０年２月における本件原告製品のみを運送した場合の運送費を選択し，その総額を運送した本件原告製品の本数で除し，その数値をもって上記運賃の額とするものである。
しかし，原告が上記期間を選択したことについて十分な合理的根拠が示されておらず，混載便の運送費が斟酌されていないことに鑑みると，原告の算出方法については，その合理性を認めるには足りないというべきである。
また，原告は梱包・出荷準備費用について，商品名「両更クラフト」等の材料ごとに個別に費用を主張するが，商品名「両更クラフト」の単価を示す証拠はＡ甲５１しか提出されていない上，当該証拠は，納品書であり，単価及び金額が手書きのものであり，商品名「両更クラフト」の単価すら認めるに足りないというべきである。
したがって，運送費については，原告の主張を採用することはできず，被告らが主張する４００円を下回るものではないと認めるのが相当である。
(ｵ)その他諸経費につき
被告らは，その他諸経費として，機械償却費及びリース代・工場設備費として約２６０円を，さらに別途，廃棄物処理費用や値引き，無償での商品供給による負担に鑑みて，製造原価の１割（約１７１円）の合計約４３１円をも加算すべきである旨主張する。
しかし，それらの費目は，性質上，原告の製品のうち本件原告製品という特定の製品の売上について直接対応するものとはいえず，これらを変動製造原価あるいは変動販売費と認めるのは相当ではない。したがって，被告らの上記主張は採用することはできない。
(ｶ)本社経費及び営業費用につき
被告らは，本社経費及び営業費用を製造原価に計上すべきと主張するが，いずれも採用できない。すなわち，被告らが主張する本社経費は，事務職員の給与，役員報酬，交際費，出張費，事務所の電気代といったものを計上したものであり，その費目の性質上，本件原告製品を追加的に製造・販売するに当たって追加的に支出が必要となる費用ということはできないから，変動製造原価に計上することは相当ではない。また，営業費用については，証拠（Ａ甲５６，原告代表者）によれば，原告が従前から安定した取引実績のある卸売業者に本件原告製品を販売していたことが認められるから，当該費用も，本件原告製品を追加的に製造・販売するに当たって追加的に支出が必要となる費用というには足りないから，変動製造原価若しくは変動販売費に計上することは相当ではない。この点に関して被告らは，原告の売上高において屋根下葺材製品の売上げが９割強を占め，原告がカタログ作成，新規顧客開拓等の積極的な営業活動を行っていた製品は屋根下葺材製品のみであり，原告による屋根下葺材製品の販売の増加量に応じて本社経費及び営業経費が増加することは明らかであると主張する。
しかし，本社経費及び営業経費は，費目の性質上，ゴールドチャンピオンという特定の製品の売上げについては間接的に対応するものであるにすぎない。現に，本件原告製品の製造量全体に占める割合をみても３割程度にとどまっており，本件全証拠を精査しても，原告が平時と異なりもっぱら本件原告製品の売上げにのみ営業費用を費やしたとみるべき特段の事情も認められない。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
(ｷ)まとめ
以上のとおり，本件原告製品の製造単価は，２１２２円と認めるのが相当である。
（1001＋351＋150＋208）＋400＋11．31＝2121．31≒2122（円）
エ小括


そうすると，本件原告製品１本当たりの利益の額は，６７８円を下回るものでないことは認めることができる。
2800－2122＝678（円）
(3)損害との因果関係について
ア被告らは，本件原告製品の販売量の減少について，被告らのゴールドレボの製造・販売とは因果関係がない旨主張する。
しかし，原告が本件原告製品を製造・販売していた期間及び地域において，被告らが本件特許権の侵害品を製造・販売して，市場において競業関係を生じさせていたことは明らかであるから，被告らの製造・販売行為と原告らの損害の発生との間に因果関係があることは優に推認できる。この点に関して被告らは，因果関係不存在の理由として，原告が本件原告製品の不良品を大量に製造していたと主張するが，後記(5)ウ(ｲ)のとおり，被告らが主張するほどの不良品の存在は認められないから，被告らの上記主張は，その前提において失当であり，上記推認を覆すには足りない。イまた，被告らは，民訴法２２４条１項又は２項及び３項の適用により，被告らによるゴールドレボの製造・販売は，原告による本件原告製品の販売量の減少について，何らの因果関係を有していないとの被告らの主張が認められるべきである旨主張する。
確かに，被告亀山社中による文書提出命令の申立てに基づいて，平成２３年１１月７日，当庁が原告に対し，平成１９年度，及び平成２０年度の確定申告書等の提出を命じたにもかかわらず，原告が，その一部である平成１９年度及び平成２０年度の「法人事業概況説明書月別の売上高等の状況」を提出していないことは当裁判所に顕著である。しかし，証拠（Ａ甲６３）によれば，原告が平成１９年度，平成２０年度の「法人事業概況説明書月別の売上高等の状況」を提出していないことについては，原告が文書管理上の不手際によりこれを紛失したものと認められるから，原告が「文書提出命令に従わない」（民訴法２２４条１項）ということはできないし，「相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ，その他これを使用することができないようにしたとき」（民訴法２２４条２項）に当たるということもできない。さらに，原告は，貸借対照表，損益計算書，平成１９年度については法人事業概況説明書の中の月別の売上高等の状況を開示しており，このことからすれば，「当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるとき」（民訴法２２４条３項）に該当すると認めるのも相当ではない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
(4)実施の能力について
被告らは，原告の実施の能力を争うが，特許法１０２条１項にいう「実施の能力」は，当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造・販売を行う潜在的能力を備えていれば足りると解されるところ，これを本件についてみると，証拠（Ａ甲５６～５８，証人Ｋ，原告代表者）によれば，原告は，平成１９年１１月以前から本件原告製品を製造しており，同月から平成２０年２月までの期間においては，工員の退職があったとはいえ，熟練工１名のほか一定の経験年数を備えた者を製造業務に従事させるとともに作業人員を補充して，本件原告製品の製造に当たっていたことが認められるから，原告が同項の「実施の能力」を備えていたと認めるのが相当である。
この点に関して被告らは，原告が本件原告製品の不良品を製造していたことなどを理由として原告には「実施の能力」がなかった旨主張するが，後記(5)ウ(ｲ)のとおり，被告らが主張するほどの不良品の存在は認められないし，そもそも，上記説示したとおり，同項の「実施の能力」とは，製造・販売の潜在的能力をいうものであって，これを基礎づける生産体制が認定できれば足りるというべきであるから，本件原告製品の不良品の存在は，同項の「実施の能力」に係る前記の認定判断を左右するものではないというべきである。
したがって，被告らの上記主張は採用することができない。(5)「販売することができないとする事情」についてア特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」
の意義
特許法１０２条１項本文は，民法７０９条に基づき逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり，その趣旨は，特許権はその技術を独占的に実施する権利であり，その技術を使った製品は特許権者等の権利者しか販売することができず，したがって，特許権者等の実施の能力の限度では侵害者の譲渡数量と特許権者等の喪失した販売数量が一致するとみることができるから，侵害者の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を実施の能力に応じた額の限度において損害額と推定した規定と解すべきである。そして，同項ただし書は，実際の侵害事件では，様々な要因により侵害品の販売数量と特許権者等が喪失した販売数量が一致しない事情が存在する場合があることから，侵害者がそのような事情を証明した場合には，その限度で損害額を減額することができることを規定したものと解される。したがって，「販売することができないとする事情」としては，市場機会の喪失とさえも評価できないような事情に限らず，特許権者等が販売することができたものに固有の事情をはじめ，市場における当該製品の競合品や代替品の存在，侵害者自身の営業努力，ブランド及び販売力，需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の特徴，侵害品の価格などの事情をも考慮することができると解するのが相当である。上記解釈を前提に，以下，「販売することができないとする事情」の有無について検討する。
イ平成１９年１１月から平成２０年２月までの不良品の発生等について
(ｱ)販売数量の推移
被告らがゴールドレボを販売していた期間（平成１９年１１月から平成２０年２月まで）の前後において，本件原告製品の販売本数をみると，証拠（Ａ甲１３）によれば，販売数量の推移は次のとおりであることが認められる。
平成１９年１０月３１２９本
平成１９年１１月１５７７本
平成１９年１２月   ６３０本
平成２０年１月      ２４１本
平成２０年２月      ５８１本
平成２０年３月      ２７７本
平成２０年４月      ５００本
平成２０年５月      ２８６本
(ｲ)売上高と材料仕入高の推移


証拠（Ａ乙７６～７９）及び弁論の全趣旨によれば，原告の決算書類において，販売本数と関係する売上高が，平成１９年度は約４億１０００万円であったのに，平成２０年度は約１億９０００万円と大幅に下落したこと，その一方で，製造本数と関係する材料仕入高が，平成１９年度は約４０３９万円であったところ，平成２０年度は約３２７２万円と比較的小幅な変化に止まっていたことが認められる。
(ｳ)原告の体制及び生産状況等
証拠（Ａ甲３３の５～１１，４６～４９，５６～５８，Ａ乙４４～４６，７２，７３，証人Ｋ，証人Ｅ，証人Ｒ，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ原告においては，平成１９年９月末，当時７名いた工場職員のうち４名が退職し，以後，ＫやＣといった派遣社員を雇い入れて人員を補充した。退職した工場職員には，長年にわたって工場職員として勤務したＯがおり，同人らが退職した後は，その時点におけるプラスチック樹脂の製造業務の経験者としては，勤続２５年以上のＩのほかは，勤続３年以上のＧ，工場で稼働して２年目の原告代表者がいたが，補充人員は，原告に就職するまでプラスチック樹脂の製造業務を経験したことがなかった。
ｂ原告代表者は，平成１９年１０月頃，コスト削減の一環として原価費削減のために，大誠樹脂から安価なプラスチック樹脂を購入するようになった。そのプラスチック樹脂は，容器リサイクル原料と呼ばれる種類のもので，劣化が激しく，柔軟性が乏しいものであった。ｃ原告においては，平成１９年１０月以降，原告製品の生産量は減少していたが，電気代や人件費に見るべき減少はなく，かえって人件費においては，全体で平成１９年１０月は約１４０万円，同年１１月は約１８０万円，同年１２月から平成２０年２月までは２００万円を超えていて，増加傾向にあった。
ｄ本件原告製品は，平成１９年１１月頃から，シートを曲げるとポキポキと折れてしまうことがあり，原告の取引先であった日産機械販売株式会社等の卸売業者が，そのような状態の本件原告製品を不良品として原告に返品したり，交換を要請したりするなどし，それでもなお不良品が納品されるといった事態が続いた。屋根瓦施工業者からは，本件原告製品について，少しの力でシートが破れてしまう，湾曲していて屋根の上でまっすぐに敷くことができない，同じ製品なのに重さがばらばらで，ロールの太さもばらばらである，といったクレームが出ていた。
また，上記卸売業者が原告に本件原告製品を発注しても，原告の納品が遅滞して，発注から納品まで二，三か月かかることがあった。そのため，上記卸売業者は，代わりに他社の屋根下葺材を屋根瓦施工業者に卸すことがあった。
(ｴ)以上の事実が認められるところ，原告は，証人Ｅが被告らと強い結びつきを有し，原告に敵対的な立場にあること，証人Ｒが被告亀山社中と取引関係を継続していて，あえて原告に不利な証言をする立場にあることから，その証言はいずれも信用すべきでないと主張する。しかし，上記Ｅ及び上記Ｒはいずれも，本件原告製品について，シートを曲げるとポキポキ折れる，などと品質が不良であった状況や，顧客のクレームの内容について上記認定したように具体的に供述し，反対尋問を経ても内容が一貫しており，それらの証言は十分に信用できる。また，証人Ｋ及び原告代表者は，大誠樹脂から購入したプラスチック樹脂が安価であるとしても，そのことをもって直ちに品質が悪いということにはならず，適切な比率で配合すれば支障のない品質で製造できるし，原告においては製造テストによって品質を確認していたから，不良品を製造したことはないなどと，原告の主張に沿った供述をするが，次の理由により，いずれも採用できない。
すなわち，証人Ｋにあっては，製造業務に従事しているにもかかわらず，製造テストとしていかなる作業を行うのか何ら説明することができず，配合したプラスチック樹脂の品質をどのように確認するのかについても曖昧な説明しかできない。原告代表者も，プラスチック樹脂の試験方法について，その概要を説明することができず，屋根下葺材に求められるプラスチック樹脂の性能について十分な説明をしていない。また，大誠樹脂が行っていたとする試験結果を見ると，試験に使用される試験片は，本件原告製品に用いられる押し出し成形によるものではなく，インジェクション成形によって作成されたものであって，証人Ｅの供述，すなわち，証人Ｅが，試験方法が原告製品の成形方法に即しておらず，不適切であると指摘することに照らすと，本件原告製品の品質が客観的に裏付けられているとは認められない。加えて，証人Ｅが，大誠樹脂が原告に納めたプラスチック樹脂が著しく品質が悪いものであり，原告の工場の機械の網が目詰まりしてプラスチック樹脂があふれ出ている状況を見たことや，原告代表者から，原告製品に不良品が多く，従業員への技術指導を依頼されたことなどを詳細に供述しており，かかる供述も併せて総合考慮すると，証人Ｋ及び原告代表者の上記供述部分はいずれもにわかに信用することができない。
ウ不良品の発生率について
(ｱ)以上認定したとおり，本件原告製品が平成１９年１１月から平成２０年２月までの期間において，その販売数量が著しく少ないところ，前年度比の売上高の減少幅（約５割）に比して前年度比の材料仕入高の減少幅（約２割）が小さいことから，客観的に見て，製造しても売上げに結び付かない製品が相当数に上っていたことが窺われる。そこで，上記期間における原告の生産体制等をみると，原告においては，熟練工の退職に伴い技術力が一定程度低下し，併せて品質の劣る原材料を用いて本件原告製品を製造したため，本件原告製品の品質が低下し，ときには返品される事態となっていたことが認められる。しかも，本件原告製品の販売数が著しく少ないにもかかわらず，電気代や人件費が従前と比べてさして変化がないことから，原告が従前と同様に工場を稼働させていたと推認できるところである。
以上の諸事情を総合考慮すると，原告代表者が供述するように，屋根下葺材としての性質上，冬期には，積雪地を中心に工事数が減ることから販売量が減少する傾向にあることを十分に考慮しても，相当多数の不良品が生じていたことが推認でき，その不良品の率は，当該時期において８０パーセントを超える状況であったとまでは推認するには足りないが，少なくとも被告らが平成２０年度の通年における不良品の率として主張する３割程度を上回る程度に及んでいたことが推認できるというべきである。


(ｲ)この点に関して被告らは，原告の確定申告書類（Ａ乙７６～７９）に基づいて計算すると，原告の本件原告製品において，平成２０年度（平成１９年１０月１日～平成２０年９月３０日）の不良品率が３４.８パーセント，被告亀山社中がゴールドレボを販売していた平成１９年１１月から平成２０年２月には８７.６パーセントにもなり，原告が，本件原告製品を，実際に販売した以上に販売できなかったことは明らかであると主張する。
確かに，原告が工場職員の退職後に派遣社員を雇って人員を補充したとはいえ，熟練工の退職に伴い技術者が大幅に減少したことや，販売量に比べて工場の稼働時間が相当長いことなどは，相当量の不良品を製造したことを窺わせるものであり，かかる事情は売上げに結び付かない原因の主たるものとなり得るところである。
もっとも，被告らの試算は，材料仕入高から製造本数を求め，その製造本数と商品・製品棚卸高（期末と期首の差額）から販売本数を求め，その販売本数と売上高から販売単価を求めるというもので，試算の前提として，原告が屋根下葺材のみを製造していること，材料仕入高が全て紙の購入費用からなるとするものである。しかるに，証拠（Ｂ乙２１）によれば，原告は，平成１９年度においては，同年９月末にプラスチック部材製造販売部門を廃止するまで，屋根下葺材のほかにプラスチック部材も製造しているから，試算の前提に正確性が担保されておらず，本件原告製品の不良品の率を求めるには合理性を認めるに足りない。また，製造しても売上げに結び付かない原因としては，被告らによるゴールドレボ等の競合品の販売といった事情があることは否定できない。したがって，被告らのように数値的な検討をしても，そのことをもって直ちに，不良品の製造の率を導くことができるとはいえないというべきである。さらに，原告は，預金通帳（Ａ甲６４，６５），手形帳（Ａ甲６６）を提出して，原告が資金面で十分にやり繰りをしていたことを明らかにしている。
以上によれば，原告が製造した不良品の率は，被告らが主張するように８割を超えるとは認められないから，被告らの上記主張は採用することができない。
エ「販売することができないとする事情」として控除すべき割合について上記の不良品の率に係る諸事情に併せて，原告も認めるとおり，本件原告製品が同様の価格帯において同業他社の製品と競合していたこと（「日本一シリーズ」東和合成工業株式会社，「ライトスーパーシート／スパイクルーフ」アナン通商株式会社，「ノンスリップルーフ」浅野化学商事），原告製品の市場におけるシェアは３割程度であったことも考慮すると，シェア確保のために製品の品質の維持が求められている状況の下で，原告が本件原告製品について不良品を流通させ，そのために本件原告製品の販売量が大きく減少したことは容易に推察される。それに加えて，被告らにおいてなされた営業努力等も勘案すると，被告らのゴールドレボの販売本数５２２０本のうち，その５割につき「販売することができないとする事情」があるものと認めるのが相当である。
(6)具体的な損害額
以上によれば，原告の特許法１０２条１項による損害額は，次のとおり，１７６万９５８０円となる。
678（円）×5,220（本）×（1－0.5）＝1,769,580（円）
(7)寄与率について
被告らは，本件発明は，その作用効果，すなわち防滑性の点において，レボ１のように１段階構成を有するものと比較しても実用的な差がないことを前提に，顧客は，本件原告製品について，その構成をほとんど認識していないか，若しくは全く評価しておらず，被告亀山社中がゴールドレボの販売を終了してレボ１の販売に切り替えた際にも，突起が２段階構成でなくなることを理由に購入をレボ１から本件原告製品に切り替えた業者は皆無であったこと，さらに，本件原告製品の競業品がいずれも突起が１段階構成を有するものであったこと，原告が自ら，本件原告製品の上記構成によって防滑性能が高いことについては一切宣伝しておらず，宣伝において特許番号を付すこともしなかったことからすると，本件発明が顧客の選択に影響を与えた程度はごくわずかであるから寄与率を考慮すべきであると主張する。
しかし，先に説示したとおり，本件発明は，１段階構成の突部を有するものと対比して，２段階構成の突部を有することから所定の作用効果を有するものと認められるから，作用効果の点においてレボ１などとは有意な差が認められるものであること，そして，２段階構成の突部が本件原告製品の特色といえること，被告らが主張するように競合品は１段階構成の突部を有していたにすぎないところ，市場において本件原告製品の上記構成はその独自の特徴となっていたといえることからすると，本件発明は，本件原告製品の販売に大きく寄与したものと認めるのが相当であり，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
したがって，本件において，本件原告製品の利益に対して本件発明の寄与度による減額を認める必要性は認められないというべきである。６争点(4)ア(ｲ)（ゴールドレボについての特許法１０２条３項による損害額）
について
原告は，予備的に，特許法１０２条３項に基づいて算定される額を損害額として主張する。
しかし，特許法１０２条１項は，前記５(5)アで説示したとおりの規定であるから，同項により算定される損害額は市場機会の喪失に関し特許権者等に生じた逸失利益の全てを評価し尽くした結果であると認められる。他方，同条３項は，侵害者による特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を特許権者等が受けた損害の額としてその賠償を請求できるとするものであって，特許権侵害という不法行為により特許権者等が被った損害の立証の便宜を図るための規定であるから，上記のとおり，同条１項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており，これにより特許権者の被った不利益を補てんして，不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上，特許権者等は，同条1項により算定される逸失利益を請求する場合，さらにこれと並行して，同条３項に基づいて算定される額を請求することはできないと解するのが相当である。
よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の上記主張は理由がない。
７争点(5)（原告の行為は，虚偽告知等の不正競争行為（不競法２条１項１４号）に当たるか）について
(1)ア告知行為(1)①について


被告らは，原告代表者が，常陸屋根材センターのＭに対し，「亀山社中が屋根下葺材製品を販売する際に，同社製品にチャンピオンの社名を示すラベルを貼って，チャンピオン製造であるかのように偽造して販売しているため，チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生している。」との発言を行ったと主張する。
しかし，本件全証拠を精査しても，原告代表者が上記発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお，被告らは，原告において，平成１９年１１月から平成２０年２月頃まで，原告の不良品率が８０パーセントを超えるような状況にあった旨指摘するが，これを認めることができないことは，前記５(5)ウ(ｲ)のとおりである。
イ告知行為(1)②について
被告らは，原告代表者が，平成２０年４月頃，栃木県瓦工事業組合連合会が主催する総会の際，同連合会会長であるＳ氏や屋根施工業者らに対して，「チャンピオンを退職した従業員が，退職前に不良品を大量に生産したため，チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生した。」との発言を行ったと主張する。
しかし，被告らが主張する内容自体，その発言は原告を退職した従業員についてのものであるし，あくまで原告の製造・販売する製品に関するものにすぎないから，これが，被告らに対する関係で不正競争行為となると見ることは相当ではないばかりか，本件全証拠を精査しても，上記事実を認めるに足りる的確な証拠はない。この点について，Ｚの陳述書（Ｂ乙３５）には，被告らの主張に沿う記載があるが，その内容は簡潔にすぎ，上記発言が行われた経緯等が明らかにされておらず，直ちに信用することはできない。
ほかに，被告らは，原告において不良品を多数供給していたことから原告代表者がこの点について釈明しなかったはずがないと主張するが，前記５(5)ウ(ｲ)のとおり，被告らの主張するように不良品の率が８０パーセントを超えていたことは認めることができないのであって，ある程度の不良品が出ていたとしても，原告代表者が上記発言をしたことが直ちに推認されるとはいえない。結局，被告らの上記主張を認めるに足りる的確な証拠はないというほかない。
(2)告知行為(2)①及び②について
被告らは，原告が，平成２０年２月頃から平成２０年９月頃までの間に，被告らの取引先に対して，「亀山社中の屋根下葺材はチャンピオンの特許を侵害している。」（告知行為(2)①），「亀山社中の商品は，特許違反品なので販売すると損害賠償の対象となるから，購入はやめたほうが良い。」（告知行為(2)②）と告知をしたと主張する。
しかし，原告代表者が，ファックス（Ｂ乙１８）を送信したほかに，上記告知をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお，上記告知が行われたことを前提としても，ゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属するというべきであること，レボ１についても，その突起の形状が本件発明の技術的意義に関連するものであるところ，証拠（Ｂ乙２４）によれば，レボ１の突起の形状は一定せず，特定するのが容易なものではなく，上部の径と下部の径とが連続的に変化しているテーパ状のものもあることが認められ，レボ１が本件発明の技術的範囲に属しないとたやすく判断できるものとはいえないことに照らせば，結果的にレボ１が同範囲に属しないとしても，上記告知がその主要部分において虚偽であるということはできない。
(3)告知行為(3)について
被告らは，原告代表者が，平成２０年中頃，被告らの取引先の代表取締役に対して，「亀山社中の大谷は，背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っている。」などと発言したと主張し，被告亀山社中代表者の陳述書（Ｂ乙１７）及び当法廷における供述中にはこれに沿う部分があるが，上記発言の相手先が特定されていないことや，原告代表者が上記発言の存在を否定していること（Ｂ甲３５，原告代表者）に照らして採用できず，ほかに上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
(4)告知行為(4)について
被告らは，原告が，被告らの取引先に対し，「亀山社中はもうすぐ倒産するため，今後保証を受けることができなくなるから同社製品は買わない方がよい。」との告知を行ったと主張する。
確かに，この点，原告は，そのウェブサイト（Ｂ乙２０）において，模倣品を購入した業者の認識，感想という体裁で，「製品不良があったが，購入したメーカーの対応が悪い，既に倒産していて製品保証が受けられずに困っている。また，今後そのような危険性がある」（２００９年１０月の項），等の不安が大きくなっている旨を記載したことが認められる。しかし，上記記載そのもののみならず前後の文脈を考慮しても，同記載にある「メーカー」が被告らを指すものと解することは困難である。また，原告が口頭で，取引先に対して告知行為(4)を行ったと認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
(5)流布行為(1)について
被告らは，原告が，平成１９年（２００７年）１１月１２日付け及び平成２１年（２００９年）１０月付けで，自社のウェブページにおいて，「チャンピオンルーフィングシリーズの模倣品並びに特許侵害商品が市場で流通しています。」（Ｂ乙２０，６頁）との記事を掲載した行為が，虚偽事実の流布に当たると主張する。
しかし，前記(2)のとおり，ゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属するというべきである以上，結果的にレボ１が同範囲に属しないとしても，上記流布がその主要な部分において虚偽であるということはできない。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
(6)ア流布行為(2)①について
被告らは，原告が，「弊社模倣品に対する特許侵害損害賠償事件において，弊社が全面勝訴の運びとなりました。」（Ｂ乙２０，６頁）との記事をウェブページに掲載したことをもって，虚偽事実の流布に当たると主張する。
しかし，上記記事のみならず，上記ウェブページを精査しても，被告らの名称等は何ら示されていないから，上記流布が直ちに虚偽であるということはできない。また，記事掲載後ではあるが，特許庁により，ゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属する旨判定が行われたこと（Ａ甲１２）や，前記(2)のとおりゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属するというべきであることなどからすれば，上記記載はその主要な部分において虚偽ということはできず，少なくとも原告に過失があると認めることはできないというべきである。
したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
イ流布行為(2)②について
被告らは，原告が，「弊社模造品に対する特許侵害損害賠償事件において，特許庁より侵害判定がされました。」（Ｂ乙２１，４頁）との記事をウェブページに掲載したことをもって，虚偽事実の流布に当たると主張する。


しかし，ゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属するというべきであること，その旨の判定（Ａ甲１２）が行われていたことからすると，たとえ「模造品」がゴールドレボに限定するものでないとしても，上記記載はその主要な部分において虚偽ということはできない。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
(7)流布行為(3)について
被告らは，原告が，平成２１年６月５日に，「現行製品の『レボ１』や『レボ３』に関しましても，特許庁での判定請求を行っています。（遅くとも年内には判明いたします）今回の判定の内容を勘案いたしますと，現行製品につきましても，弊社特許権に属する可能性が非常に高いものであると考えられます。」「また現状では，現行の上記該当模倣品を販売すると損害賠償請求の対象になる可能性が非常に高いことから，そのお取扱には十分にご注意いただき，慎重なご判断とご検討をしていただくことについて，業界内でのお呼びかけをよろしくお願い申し上げます。」と記載された文書（Ｂ乙２２の１及び２）を，多くの顧客に送信したことが，虚偽事実の流布に当たると主張する。
しかし，前記(2)のとおり，先行製品であるゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属するというべきであること，レボ１が本件発明の技術的範囲に属しないとたやすく判断できるものとはいえないことに照らせば，レボ１，レボ３について，上記の程度の文章を取引先に配布したとしても，原告において過失があったと認めるのは相当ではないというべきである。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。８争点(6)（原告による本件訴訟の提起及び本件仮処分命令の申立ては不当提訴として不法行為といえるか）について
被告らは，レボ１について本件発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するために必要なのは，レボ１に設けられた突起が１段か２段かという常識的判断だけであって，原告は，乙事件本訴請求が事実的，法律的根拠を欠くことを知っており，又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず，乙事件を提起し，本件仮処分命令の申立てをしたものであり，また，特許侵害訴訟が係属中であるという事実を営業に用いるためだけに乙事件を訴訟提起したものであるから，不純な動機があったと主張する。この点に関し，民事訴訟の提起が違法な行為となる場合とは，当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものである上，提訴者が，そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合をいうものと解するのが相当である（最高裁昭和６０年（オ）第１２２号昭和６３年１月２６日第三小法廷判決・民集４２巻１号１頁参照）。これを本件についてみると，前記２(2)イのとおり，レボ１の突起の形状は一定せず，特定するのが容易なものではなく，上部の径と下部の径とが連続的に変化しているテーパ状のものもあり，レボ１に設けられた突起が１段か２段か区別することは，通常人の常識をもって容易に判断できるものとはいえず，さらには，レボ１の突起は，上記のような形状からして，本件発明の構成要件Ｂの技術的な意義である「作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させる。」という作用効果を奏するものではないと判断することが容易でないことは明らかである。
また，本件全証拠を精査しても，被告らが主張するような提訴の動機が原告にあるとは認めることができない。
そうすると，被告らの上記主張は，そもそも提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであるとの前提を欠くというべきであり，採用することができない。
９結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，甲事件，乙事件本訴請求のうち，ゴールドレボに関する請求については主文掲記の限度で理由があり，また，レボ１に関する請求はいずれも理由がなく，乙事件反訴請求についてはいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
東海林     保
裁判官
実本   滋
裁判官
本井修平
（別紙）
物件    目録
商品名を「ＲＥＶＯ１」とする屋根下地材。
（別紙）
告知行為目録
１－１亀山社中株式会社（以下「亀山社中」という。）が屋根下葺材製品を販売する際に，同社製品に株式会社チャンピオン（以下「チャンピオン」という。）の社名を示すラベルを貼って，チャンピオン製造であるかのように偽造して販売しているため，チャンピオンの製造，販売する製品に不良品が多数発生している。
１－２チャンピオンを退職した従業員が，退職前に不良品を大量に生産したため，チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生した。２－１亀山社中の屋根下葺材製品はチャンピオンの特許を侵害している。２－２亀山社中の商品は，特許違反品なので販売すると損害賠償の対象になるから，購入はやめたほうが良い。
３    亀山社中のＯは，背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っている。４    亀山社中はもうすぐ倒産するため，今後補償を受けることができなくなるから同社製品は買わないほうがよい。
（別紙）
表示目録
１平成１９年（２００７年）１１月１２日及び平成２１年（２００９年）１０月付の，「チャンピオンルーフィリングシリーズの模倣品並びに特許侵害商品が市場で流通しています。」との表示。


平成２４年６月２６日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０２９９号審決取消請求事件
平成２４年４月２４日口頭弁論終結
判                決
原            告      ハリスコーポレイショ   ン訴訟代理人弁理士      伊      東      忠      彦同                    伊      東      忠      重同                    大      貫      進      介同                    山      口      昭      則同                    鶴      谷      裕      二同                    藤      村      直      樹被            告      特許庁   長官指定代   理人       岡      崎      克      彦同                    小      谷      一      郎同                    金      澤      俊      同                    樋      口      信      宏同                    芦      葉      松      美
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－７５９１号事件について平成２３年５月１０日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「無線によるエンジン監視システム」とする発明について，２００４年６月２８日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００３年７月２３日，米国）を国際出願日として特許出願（特願２００６－５２１０８１号。以下「本願」という。）をしたが，平成２１年１２月８日付けで拒絶査定を受けた。これに対し，原告は，平成２２年４月９日付けで，拒絶査定に対する不服審判の請求（不服２０１０－７５９１号）をし，同日付けで明細書について補正をした（以下「本件補正」という。）。
特許庁は，平成２３年５月１０日，本件補正を却下し，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（附加期間９０日。以下，単に「審決」という。），その謄本は，同月２４日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲（請求項の数９）の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，同請求項に記載された発明を「本願発明」という。なお，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載も同一である。）。「航空機のエンジンのパフォーマンスの記録を提供するためのシステムであって：前記航空機エンジンの動作に関係する航空機エンジンデータを収集するために前記航空機エンジンに取り付けられ，さらに無線通信信号を介して前記エンジンデータを送信するための送信機を有するエンジン監視モジュールであって前記航空機エンジンを追跡するための前記航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールと，前記送信されたエンジンデータを受信するための受信機，とを有することを特徴とするシステム。」
３本件補正の内容
本件補正の内容は，以下のとおり，明細書の段落【００１１】を補正するものである（下線部は，補正部分を表す。）
「【００１１】
本発明のいま一つの側面では，エンジンデータを収集するためにＦＡＤＥＣ／ＥＣＵが航空機エンジンとともに動作する。当該エンジン監視モジュールはエンジンデータを集めるために電気的にＦＡＤＥＣ／ＥＤＵに接続される。好ましくは当該エンジン監視モジュールにデータアドレスが割り当てられ，該データアドレスは当該航空機エンジンを追跡する（ｔｒａｃｋ）ためのエンジンシリアル番号と結び付けられている。このデータアドレスは好ましくはインターネットアドレスを含んでいる。当該エンジン監視モジュールはまた，トランシーバの一部として，エンジン監視のために使われるさまざまなアルゴリズムを含むデータを機上処理のためにアップロードするための受信機をも含むことができる。」
４審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，審決は，①本件補正は，特許請求の範囲の減縮に当たらず，請求項の削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的としたものでもないから，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項の規定によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１７条の２第４項の規定に違反するとして却下した上，本願発明は，米国特許第６３５３７３４号明細書（以下「引用文献」という。）に記載された発明及び周知技術に基づき，容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断し，②仮に，本件補正が適法であるとしても，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願補正発明」という。）は，引用文献に記載された発明及び周知技術に基づき，容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断したものである。審決は，上記結論を導くに当たり，引用文献に記載された発明の内容，同発明と本願発明（本願補正発明）との一致点，相違点について，次のとおり認定した。
(1)引用文献に記載された発明の内容
「航空機エンジンのパフォーマンスの記録を提供するための航空機通信システム
であって：
前記航空機エンジンの動作に関係する航空機エンジンデータを収集するために前記航空機に取り付けられ，さらに無線通信信号を介して前記エンジンデータを送信するための無線（ＲＦ）トランシーバー１３６を有するＧＤＬセグメント１０１で
あって前記ＧＤＬセグメント１０１と，
前記送信されたエンジンデータを受信するためのルータ２０１，とを有する航空機通信システム。」
(2)一致点
「航空機エンジンのパフォーマンスの記録を提供するためのシステムであって：前記航空機エンジンの動作に関係する航空機エンジンデータを収集するために前記航空機エンジンに取り付けられ，さらに無線通信信号を介して前記エンジンデータを送信するための送信機を有するエンジン監視モジュールであって前記エンジン
監視モジュールと，
前記送信されたエンジンデータを受信するための受信機，とを有するシステム。」
(3)相違点
「エンジン監視モジュールに関して，本願発明（本願補正発明）においては航空機『エンジン』に取付けられ，『航空機エンジンを追跡するための前記航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられている』のに対して，引用文献に記載された発明においては，本願発明（本願補正発明）における『エンジン監視モジュール』に相当する『ＧＤＬセグメント１０１』が航空機エンジンに取り付けられているかどうか不明であって，『航空機エンジンを追跡するための前記航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられている』かどうか不明な点。」
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
(1)取消事由１（本件補正却下の違法性）


旧特許法１７条の２第４項は，特許請求の範囲について補正をする場合に適用され，明細書について補正をする場合には適用されない。本件補正は，特許請求の範囲について補正をするものではなく，明細書の段落【００１１】についてのみ補正をするものである。したがって，旧特許法１７の２第４項の規定に違反するとして，本件補正を却下した審決の判断は，違法である。
(2)取消事由２（本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点・相違点の認定の誤り）
審決は，引用文献には「航空機エンジンに取り付けられ（た）・・・ＧＤＬセグメント１０１」が記載されているとして，ＧＤＬセグメント１０１が本願補正発明のエンジン監視モジュールに相当すると誤って認定し，本願補正発明と引用文献に記載された発明との相違点を看過した誤りがある。
すなわち，本願補正発明のエンジン監視モジュールは，データ収集デバイス程度の小型のもので，航空機エンジンに取り付けられ，エンジン位置において，エンジン・データのみを収集する。他方，引用文献に記載された発明のＧＤＬセグメント１０１は，航空機電子工学機器コンパートメントの制御された環境内に設置されており，航空機エンジンに取り付けられているわけではない。したがって，引用文献のＧＤＬセグメント１０１は，本願補正発明の「航空機エンジンに取り付けられ（た）・・・エンジン監視モジュール」に相当するものではなく，審決の本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点・相違点の認定には，誤りがある。
(3)取消事由３（容易想到性判断の誤り）
ア審決は，航空機エンジンに取り付けられ，航空機エンジンを追跡するための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールは周知であると認定しているが，誤りである。すなわち，米国特許第５０３１３９６号明細書（甲２）に記載された発明は，エンジンに重い構造を取り付ける用途のもので，ガスタービンエンジンのための静止部構造を使って重いエンジン制御ユニット又は同様の機構（ＦＡＤＥＣなど）を支持するものが記載されており，また，特公平８－３０４２２号公報（甲３）に記載された発明は，重い構成部品（コンポーネント），例えば電子エンジンコントローラを航空機エンジンに人為的に取り付け，又は取り外す方法及び装置に関する発明であり，非常に重いエンジン制御機構又は他のエンジンデバイスのための大きな構造を支持するものが記載されており，いずれも，本願補正発明のような航空機エンジンデータを収集するためのエンジン監視モジュールが航空機エンジンに取り付けられることは記載されていない。さらに，特開２００２－２２５８２３号公報（甲４）及び特開２００２－２８５７５号公報（甲５）に記載された技術は，いずれも航空機とは無関係の技術分野に属するものである。これらをもって，航空機エンジンに取り付けられ，航空機エンジンを追跡するための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールが周知であったとはいえない。
イ審決は，航空機エンジンに取り付けられ，航空機エンジンを追跡するための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールという，本願補正発明の特徴点を分離することにより，それぞれが周知であるとして，本願補正発明は容易想到であると認定，判断しているが，失当である。すなわち，本願補正発明のエンジン監視モジュールは，航空機に直接取り付けられているからこそ，個々のエンジンのデータを収集し監視することができ，かつ，そのために個々のエンジンを追跡する(ｔｒａｃｋ)ための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているという特徴を有し，これらが有機的に結びついて初めて本願補正発明の効果を奏するものである。
ウ被告は，エンジン監視モジュールとＦＡＤＥＣとを同一視しているが，   ＦＡＤＥＣは，無線通信信号を介してエンジンデータを送信する機能を有しないから，エンジン監視モジュールと同一視することはできない。ＦＡＤＥＣを航空機エンジンに取り付けることが知られていたとしても，ＦＡＤＥＣとは異なるエンジン監視モジュールを航空機エンジンに取り付けることが容易であったとはいえない。また，引用文献（甲１）の７欄４５～５０行には，「ＧＤＬユニット１１１は，航空機の航空電子工学機器コンパートメントの制御された環境内に好適に設置される。ＧＤＬユニットは，破線１２２内に示す多数の航空機フライト・パラメータ・トランスデューサ，コクピット計器及び表示コンポーネントからの通信に結合される。」と記載されており，引用文献に記載された発明においては，ＧＤＬユニット１１１が「航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中」に設置されることが最善の選択肢であり，引用文献には，ＧＤＬセグメントを航空機エンジンに取り付けることは，記載も示唆もされていない。
エ以上のとおり，審決は，周知技術の認定を誤った上，本願補正発明の特徴点を殊更分離し，それぞれが周知であるとして，本願補正発明は容易想到であると認定，判断しているが，失当である。
２被告の反論
(1)取消事由１（本件補正却下の違法性）に対して本件補正は，本願発明の「追跡する」との用語の意味を明確化するためにした補正であり，実質的に特許請求の範囲についてする補正である。また，本件補正は，不明りょうな記載の釈明を目的とする補正であるとしても，拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものではない。さらに，本件補正は，請求項の削除，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正のいずれを目的とするものでもない。したがって，旧特許法１７の２第４項の規定に違反するとして，本件補正を却下した審決の判断に誤りはない。
仮に，本件補正が特許請求の範囲についてする補正でないとすれば，本件補正により特許請求の範囲は何ら変更されなかったこととなるところ，審決は，変更のない特許請求の範囲の請求項１に係る発明について，特許法２９条２項により特許を受けることができないと判断している。したがって，審決が本件補正を却下した点に誤りがあるとしても，審決の結論に誤りはない。
(2)取消事由２（本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点・相違点の認定の誤り）に対して


審決は，引用文献に記載された発明として，航空機に取り付けられたＧＤＬセグメント１０１と認定しており，航空機エンジンに取り付けられたＧＤＬセグメント１０１とは認定していない（一致点として認定した「航空機のエンジンに取り付けられ，・・・エンジン監視モジュール」は，「航空機に取り付けられ，・・・エンジン監視モジュール」の誤記である。）。また，引用文献に記載されたＧＤＬセグメント１０１は，ＧＤＬユニットを備えて，航空機エンジンデータを収集し，無線通信信号を介してエンジンデータを送信するための無線（ＲＦ）トランシーバー１３６を有していることからすれば，引用文献に記載された発明におけるＧＤＬセグメント１０１が本願補正発明におけるエンジン監視モジュールに相当するとした審決の判断に誤りはない。なお，原告は，本願発明のエンジン監視モジュールは，データ収集デバイス程度に小型で，エンジン・データのみを収集するものであると主張するが，この主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。したがって，引用文献のＧＤＬセグメント１０１は，本願補正発明のエンジン監視モジュールに相当するとした審決の認定に誤りはなく，審決の本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点・相違点の認定にも誤りはない。(3)取消事由３（容易想到性判断の誤り）に対して引用文献に記載された発明は，①ＧＤＬセグメントが航空機のエンジン状態を検知するセンサーに接続されて航空機のエンジンのデータを収集し，②収集されたエンジンデータは，ＧＤＬセグメントから地上にダウンロードされて到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てるなどエンジンの追跡管理に用いられるものであり，③エンジン状態を検知するセンサーに接続されたＦＡＤＥＣエンジン制御システムが既に存在しエンジン事象の監視に使用でき，④ＧＤＬセグメントのＧＤＬユニットは，ＩＰアドレスを保持し，航空機のテール番号（識別番号）と結びつけられている。また，航空機エンジンにＦＡＤＥＣなどのエンジン制御システム（監視モジュール）を取り付けることや，シリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てることは周知である。そうすると，引用文献に記載された発明におけるＧＤＬセグメントとＦＡＤＥＣを一緒に（あるいは一体化して）航空機エンジンに取り付けると共に，ＩＰアドレスと航空機エンジンのシリアル番号を結び付けて，本願補正発明の構成に至ることは，容易である。
なお，引用文献（甲１）の７欄４５～５０行には，「ＧＤＬユニット１１１は，好ましくは，各種の航空機フライトパラメータ変換器からの通信リンクや，破線１２２の中に示されているコクピットの計器および表示装置が連結される，航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中に設置される。」と記載されており，引用文献に記載された発明は，ＧＤＬユニット１１１が「航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中」以外の場所に設置されることを排除していない。すなわち，引用文献に実施例として記載されたＧＤＬユニットは，好ましくは，航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中に設置され，その場合は航空機エンジン以外のデータも収集するものであるが，単純にＧＤＬセグメントを航空機エンジンに取り付けることも容易である。
また，原告は，本願補正発明のエンジン監視モジュールは，航空機エンジンに直接取り付けられ，そのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられ，これらが有機的に結びついて初めて本願補正発明の効果を奏すると主張する。しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，引用文献に記載されたＧＤＬユニットにおいても，個々のエンジンのデータを収集して監視することができる上，引用文献のＧＤＬユニットは，好ましくは，航空機全体のデータを収集することを前提にＧＤＬユニットのＩＰアドレスと航空機のテール番号（識別番号）が結び付けられているのであるから，監視対象を航空機エンジンとした場合において，ＧＤＬユニットのＩＰアドレスを航空機ではなく，航空機のエンジンと結び付けることは容易といえ，上記構成から顕著な効果が生ずることはない。したがって，本願補正発明は，引用文献に記載された発明に周知技術を適用することにより容易に発明をすることができたとする審決の認定，判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，審決が，本件補正を却下した点には誤りがあるが，本願補正発明は引用文献に記載された発明及び周知技術に基づき容易に想到できたと判断した点に誤りはなく，本件補正却下の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではないから，審決を取り消すべきとはいえないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（本件補正却下の違法性）について
審決は，本件補正は，特許請求の範囲の減縮に当たらない上，請求項の削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的としたものではないから，旧特許法１７条の２第４項１号ないし４号のいずれにも該当しないとして，これを却下した。しかし，審決の上記判断には誤りがある。すなわち，旧特許法１７条の２第４項は，特許請求の範囲についてする補正に係る規定であるところ，本件補正は，前記第２の３記載のとおり，明細書の段落【００１１】の「追跡する」の後に，英語で追跡を意味する語である「ｔｒａｃｋ」を付け加えるものであって，特許請求の範囲についてする補正に当たらない。これに対し，被告は，本件補正は，実質的に特許請求の範囲についてする補正であり，旧特許法１７条の２第４項が適用される旨主張するが，明細書の記載に係る補正に同条同項の適用があると解することはできず，主張自体失当である。
したがって，審決の本件補正却下の判断には誤りがある。もっとも，審決は，本件補正を却下する一方で，予備的に，本件補正が適法であるとしても，本願補正発明は，引用文献に記載された発明及び周知技術に基づき，容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断しているので，進んでこの点について検討することとする。２取消事由２（本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点・相違点の認定の誤り）について
原告は，引用文献のＧＤＬセグメント１０１は，航空機電子工学機器コンパートメントの制御された環境内に設置されており，航空機エンジンに取り付けられているわけではないから，審決には，引用文献のＧＤＬセグメント１０１が航空機エンジンに取り付けられている本願補正発明のエンジン監視モジュールに相当すると認定した誤りがあると主張する。


この点，確かに，審決は，本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点として，エンジン監視モジュールが航空機エンジンに取り付けられている点を挙げている。しかし，審決は，本願補正発明と引用文献に記載された発明との相違点の認定において，引用文献に記載された発明においては，本願補正発明におけるエンジン監視モジュールに相当するＧＤＬセグメント１０１が航空機エンジンに取り付けられているかどうか不明であるとして，この点を相違点として挙げた上，上記相違点に係る構成について，容易想到性の判断を行っている。そうすると，審決には，本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点の記載には誤りがある（被告主張のように誤記と解されるが，誤記としては初歩的なミスといえる。）ものの，全体としては，本願補正発明と引用文献に記載された発明との一致点・相違点の認定自体に誤りがあるとはいえず，原告の上記主張は採用することができない。
３取消事由３（容易想到性判断の誤り）について
(1)事実認定
ア本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載
本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，上記のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲の記載から変更がなく，前記第２の２記載のとおりである。すなわち，本願補正発明は，航空機のエンジンのパフォーマンスの記録を提供するためのシステムであって，①航空機エンジンの動作に関係する航空機エンジンデータを収集するために航空機エンジンに取り付けられ，さらに無線通信信号を介してエンジンデータを送信するための送信機を有するエンジン監視モジュールであって航空機エンジンを追跡するための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールと，②送信されたエンジンデータを受信するための受信機とを有することを特徴とするシステムに係る発明である。
イ引用文献の記載
引用文献（甲１）には，以下の記載がある（以下，７欄４５ないし５０行以外は，被告提出の訳文のみを示す。）。
「発明の属する技術分野
本発明は，航空機の飛行性能およびエンジン性能の記録を利用可能にするシステムおよび方法に関し，より具体的には，最初の離陸の間にエンジンデータをダウンロードするだけではなく，航空機が着陸した後に飛行性能データもダウンロードする，スペクトル拡散地上リンクベース航空機データ通信システムに関する。」（１欄１１ないし１９行）
「本発明に従って，このシステムは，航空機の飛行性能の記録および最初の離陸の間にダウンロードされたエンジンデータの記録を利用可能にする。本発明に従って，複数のセンサーが航空機に配置され，エンジン状態を検知し，少なくとも最初の離陸の間にエンジンの運用に関するエンジンデータを生成する。地上データリンクユニットが航空機内に設置され，エンジンデータを受信するため，複数のセンサーに機能的に接続される。地上データリンクユニットの中央演算処理装置は，エンジンデータを受信し，続くダウンロードのため，あるいはエンジンに関する問題を初期に特定するため，このデータを処理する。地上データリンクユニットには，データストアが含まれており，航空機の飛行中の飛行性能データを集積および保存する。さらにデータストアは，複数のセンサーから受信したエンジンデータを集積および保存する。」（２欄３ないし１９行）
「本発明の一側面において，地上データリンクユニットのデータストアが機能し，航空機の飛行中に集積され，その後到着地の空港に着陸する際にダウンロードされるエンジンデータを保存する。このシステムには，ＦＡＤＥＣエンジン制御システムが含まれる。センサーが，ＦＡＤＥＣエンジン制御システムに機能的に接続される。」（２欄３６ないし４２行）
「加えて，エンジン事象は航空機の飛行中にアーカイブ領域で検出および保存されるだけではなく，離陸及び／又は初期上昇の最初の３０秒間にダウンロードされる。こうして，整備要員または他の航空管制センターは，最初の離陸および上昇の間にデータを取得し，到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てることが可能となる。」（５欄５０ないし５７行）
「ここで図１２を参照すると，本発明で使用される，無線地上リンクに基づく航空機データ通信システムの全システム構成の代表例が示されている。このシステム構成は，連結された３つのサブシステムを有する。（１）航空機搭載の地上データリンク（ＧＤＬ）サブシステム１００，（２）空港設置の地上サブシステム２００，および（３）遠隔地の航空管制センター３００である。航空機搭載の地上データリンク（ＧＤＬ）サブシステム１００には，複数のＧＤＬ機上セグメント１０１が含まれており，各セグメントはそれぞれ異なる航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中に設置されている。各ＧＤＬ機上セグメント１０１は，無線通信リンク１２０を通して，空港設置の地上サブシステム２００の無線ルータ（ＷＲ）セグメント２０１と通信する機能を果たす。
この無線ルータセグメント２０１は，ＧＤＬ機上セグメント１０１から受信したファイルを，有線イーサネットＬＡＮ２０７で直接，あるいはローカルエリアネットワーク２０７と空港設置の無線ブリッジセグメント２０３を通して間接的に，空港基地局２０２に配信する。無線通信リンク１２０として，Ｓ帯２．４－２．５ＧＨｚの範囲内など，電磁スペクトルの免許不要部分に位置する搬送周波数を有する，スペクトル拡散無線周波数（ＲＦ）リンクを使用できる。以下で説明されるが，ＧＤＬセグメント１０１の機上ユニット（ＡＵ）１０２は，航空機に設置された後，飛行中に機上で生成された飛行性能データを収集および保存する。また同機上ユニット１０２は，地上サブシステムの無線ルータ２０１を通して航空機にアップロードされた情報を保存および配信する。次のフライトまたは一連のフライトのための準備においては，地上サブシステム２００の基地局セグメント２０２からのローカルエリアネットワーク２０７によって，無線ルータ２０１が機上ユニット１０２に連結される。」（６欄１５ないし４７行）「ここで図１３を参照すると，各ＧＤＬセグメント１０１が，ＧＤＬデータ記憶および通信ユニット１１１（以下単にＧＤＬユニットと呼ぶ）および付属の機体外部（胴体など）設置のアンテナユニット１１３を備えた装置として図示されている。別の実施形態においては，アンテナユニット１１３が，アンテナ双極子や，別個に（直交）分極された複数のアンテナ部品のような異なる構成の部品を内蔵する場合がある。」（７欄３６ないし４４行）


「TheGDLunit   111ispreferably   installedwithinthe   controlledenvironmentofanaircraft’s   avionicscompartment,to   whichcommunicationlinks   fromvariousaircraftflight   parametertransducers,and   cockpitinstrumentsanddisplaycomponents,shown   withinbrokenlines   122,arecoupled.ＧＤＬユニット１１１は，好ましくは，各種の航空機フライトパラメータ変換器からの通信リンクや，破線１２２の中に示されているコックピットの計器および表示装置が連結される，航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中に設置される。」（７欄４５ないし５０行。なお，原告は，上記部分について，「ＧＤＬユニット１１１は，航空機の航空電子工学機器コンパートメントの制御された環境内に好適に設置される。ＧＤＬユニットは，破線１２２内に示す多数の航空機フライト・パラメータ・トランスデューサ，コクピット計器及び表示コンポーネントからの通信に結合される。」と訳するべきと主張するが，採用の限りでない。）「そのように設置された場合，ＧＤＬユニット１１１は，予備データ経路１２４を通して航空機の機上データ取得装置１２６（例えばこの例ではＤＦＤＡＵ（デジタルフライトデータ取得ユニット））に接続される。ＧＤＬユニット１１１は，ＤＦＤＡＵ１６（判決注・「１６」は「１２６」の誤記と認める。）からのフライトパラメータのデータの流れに同期し，収集されたデータをメモリに保存する。同時にＧＤＬユニット１１１は，データ経路１２５を通して，航法装置および／または旅客エンターテイメント局などの１台または複数の付加的機上ユニットに連結され，空港の地上サブシステム無線ルータ２０１からアップロードされた各種データ，音声および映像ファイルなどを供給する。
機上データ取得ユニット１２６は，収集されたフライトデータを航空機のフライトデータレコーダ（ＤＦＤＲ）１２８に従来の方法で伝送する標準的なフライトデータリンク１２９を介して，デジタルフライトデータレコーダに連結される。」（７欄５０ないし６５行）
「図６Ａには，常に番号４００で示されるジェットエンジンの断面図が図示されており，基本的構成要素，およびジェットエンジンからの，またジェットエンジンに対するエンジン気流ＦＡＤＥＣ（全自動デジタルエンジン制御装置）制御４０２を示している。この制御４０２は，エンジン事象のリアルタイム監視に使用することができる。前述の事象は，離陸後１分間ほどで遠隔地の診断センターにダウンロードされ，同センターは到着地における搭載状態での整備を実施すべきかどうかを判断する。
理解しやすくするため，このジェットエンジンを説明するための参照場号を４００番台から始める。図６Ａに示されているとおり，エンジン気流ＦＡＤＥＣ制御４０２には，コア区画抽気，油溜め加圧，油溜め排気，アクティブクリアランスコントロール，低圧および高圧回復，さらに排気および排液が含まれる。これらの機能は，当業者に知られているとおり，基本的なＦＡＤＥＣ制御システム４０２によって監視することができる。」（１４欄１ないし１６行）「図６Ｂは，一実施例においてエンジン始動中に監視された要素を図示している。監視項目には，エンジン油圧システム，油圧（ｐｓｉ），エンジン遮断スイッチ，油温（℃），燃料流量（ｌｂ／時），百分率で示したＮ２ＬおよびＮ１Ｌ，さらに摂氏で示した油温およびＥＧＴ（排気温度）が含まれる。数値範囲がグラフの縦軸に示され，時間がグラフの横軸に示されている。
この情報は，本発明による地上データリンクユニットを介して地上設置の処理装置にダウンロードすることが可能であり，遠隔地の診断センターは到着地における搭載状態での整備を実施すべきかどうかを判断することができる。」（１５欄１ないし１２行）
「図９は，本発明の一実施形態において実現可能な航空運航ネットワークアーキテクチャの一例を図示している。ネットワーク全体は，広く普及しているインターネット標準ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを基盤とする。将来のＴＣＰ／ＩＰからＴＰ４/ＣＬＮＰへのゲートウェイが，ＡＴＣネットワーク作成に関する現在の産業界における基準との互換性を示すために図示されている。理解しやすくするため，本発明のこの側面を説明するための参照番号は５００番台から始まる。図９はこの効率的なシステムを図示しており，５００に点線で示された機上システム，５０２に点線で示されたＧＤＬ空港端末，さらに５０４に点線で示された運航管理システムを図示している。これら３組のユニットは，公衆交換電話ネットワークおよび代表的な公衆交換システムを含む航空運航広域ネットワーク５０６に接続される。この航空運航システムには，航空機上に設置されたＧＤＬユニット５１０が含まれ，このＧＤＬユニット５１０は，データ接続５１２を介して，代表的な処理装置であるＳｕｎＳＰＡＲＣコンピュータ端末５１８へのブリッジ５１４およびゲートウェイ５１６で，ＧＤＬ空港端末５０２に接続される。」（２３欄「ＴＡＢＬＥＩＸ」の次行ないし２４欄７行）
「ホストネットワーク識別のため，ＧＤＬネットワーク上の各ホストは，固有のＩＰアドレスを前もって割り当られる。これは静的アドレスであり，設定後に変更されることはない。しかしながら，航空運航ネットワークが動的ＩＰアドレスの割り当て（動的ホスト構成プロトコルなど）を必要とする場合，現在のＧＤＬネットワークコンポーネントのＩＰアドレス割り当て方式を再構成し，航空運航ネットワークのＩＰアドレス割り当てネットワークサーバからＧＤＬネットワークのＩＰアドレスを取得することができる。
コンピュータをＧＤＬネットワークに接続するために，各ＧＤＬホストは，ＩＰアドレスおよび関連するコンピュータ名を含み，ネットワーク上の他の使用可能なホストを記述した内部テーブルを有する。」（２６欄３５ないし４７行）「ＡＳ（判決注・ＧＤＬ機上セグメントを示す。）がＧＤＬ装備空港を離れ，プローブ信号を受信できなくなると，ＡＴＧ電話回線システムを介してＳＣにダイヤルアップ接続し，ホームネットワーク上の自らの存在についてホームエージェントに知らせ，初期設定であるホームネットワークでの固定ＩＰアドレスに戻る。」（２７欄３９ないし４３行）


「表ＸＩは，ＧＤＬシステム制御装置が，地上からのネットワークトラフィックを可能な限り費用対効果の高い仕方で航空機に転送することができるよう，使用可能なデータ通信オプションを常に監視する方法の例を示している。この表は，システム制御装置が，各航空機に付随する電話番号に加えて，静的または「ホーム」ＩＰアドレスと仮のＤＨＣＰ「外部」ＩＰアドレスの両方を識別することを示している。前項で説明されたプロセスは，最も経済的な転送オプションが優先度の高いメッセージのために使用されることを保障する。ＧＤＬ装備空港に近隣で接続された場合，ＡＳは常に自らの仮ＤＨＣＰ「外部」ＩＰアドレスを登録するためである。優先度の低いファイル送信の場合，ＡＳおよびＳＣはＧＤＬ接続オプションが使用可能になるまでそのファイルを保存する。
表ＸＩ
動的メッセージングアドレス表
テールトレイ    静的静的    動的
番号番号    電話番号「ホーム」ＩＰ    「外部」ＩＰＮ６３１xxxxxx    xxx.xxx.xxxxxx.x.xxx.xx    xx.x.xxx.xxＮ６３２xxxxxx    xxx.xxx.xxxxxx.x.xxx.xx    xx.x.xxx.xx」
（２８欄１１ないし３１行）
(2)判断
ア上記引用文献の記載によれば，引用文献には，①地上データリンクユニット（ＧＤＬセグメント）は，航空機のエンジン状態を検知するセンサーに接続されて航空機のエンジンのデータを収集していること，②収集されたエンジンデータは，ＧＤＬセグメントから地上にダウンロードされて到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てるなどエンジンの追跡管理に用いられていること，③ＦＡＤＥＣエンジン制御システムは，エンジン状態を検知するセンサーに接続され，エンジン事象の監視に使用できること，④ＧＤＬセグメントのＧＤＬユニットは，ＩＰアドレスを保持し，航空機のテール番号（識別番号）と結びつけられていることが記載されており，引用文献に記載された発明は，ＧＤＬセグメントを通じて各エンジンを監視していると認められる。
また，甲２（米国特許第５０３１３９６号明細書）には「電子エンジン制御は，一般的にエンジンの外部に搭載されてエンジンケースの１つを形成する。電子エンジン制御部は，エンジンの作動パラメータを監視し，エンジンの燃料制御部から燃焼部への燃料の流れを調整する。」（１欄３７ないし４１行。被告提出の訳文のみを示す。）と，甲３（特公平８－３０４２２号公報）には「航空機エンジンは，その外側に取付けられる種々の構成部品例えば電子エンジンコントローラ（ＥＥＣ）及びフルオーソリティー（ＦｕｌｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ）デジタルエンジンコントローラ（ＦＡＤＥＣ）を装備し，・・・」（３頁６欄２３～２６行）と，乙１（特開平１１－１１７８１１号公報）には「・・・このエンジン本体１の外周には，当該エンジンＡに係わる各種補機が備えられている。・・・上記エンジン制御装置３は，この補機の１であり，エンジン本体１の作動を電気的に制御するものである。・・・」（段落【０００９】，【００１０】）と記載されており，航空機エンジンにＦＡＤＥＣなどのエンジン制御システムを取り付けることや，ＦＡＤＥＣなどのエンジン制御システムがエンジン事象を監視する機能を有することは，周知の技術事項といえる。そして，引用文献に記載された発明のＧＤＬセグメントは，航空機のエンジンのデータの収集のほか，航空機の飛行中の飛行性能データの収集や，音声及び映像ファイルなどのアップロードを行うもので，複数種類の情報を総合的に処理する装置であるが，一つの装置で各種の情報を総合的に処理するか，情報の種類ごとに個別に処理するかは，適宜選択できる技術的事項であるといえ，ＧＤＬセグメントにおけるエンジンの監視機能のみに着目し，その手段を各エンジンに取り付けることは，容易に想到できたといえる。
さらに，引用文献に記載された発明においては，ネットワーク全体はＴＣＰ／ＩＰプロトコルを基盤として，ＧＤＬユニットがＩＰアドレスを保持し，飛行機のテール番号と結びつけられているところ，エンジンをシリアル番号で追跡管理することや，物品を管理するためシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てることは周知であること（甲４ないし７，乙１ないし４）からすれば，引用文献に記載された発明において，ＩＰアドレスをエンジンのシリアル番号と結びつけることも，容易に想到できたといえる。
なお，本願補正発明の効果についてみても，引用文献に記載された発明や周知技術から予測し得る範囲内のものであり，格別顕著なものとはいえない。以上によれば，本願補正発明は，引用文献に記載された発明に周知技術を適用することにより容易に想到することができたといえる。
イ原告の主張に対して
(ｱ)原告は，甲２，３には，本願補正発明のような航空機エンジンのデータを収集するためのエンジン監視モジュールが航空機エンジンに取り付けられていることは記載されていない，また，甲４，５に記載された技術は，いずれも航空機とは無関係の技術分野に属するものであり，これらをもって，航空機エンジンに取り付けられ，航空機エンジンを追跡するための，航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールが周知であったとはいえないと主張する。


しかし，原告の上記主張は失当である。すなわち，上記のとおり，甲２，３及び乙１によれば，ＦＡＤＥＣなどのエンジン制御システムはエンジン事象を監視する機能を有しており，航空機エンジンのデータを収集するために，航空機エンジンに監視モジュールを取り付けることは周知であったと認められる。また，上記のとおり，引用文献に記載された発明は，ＧＤＬセグメントを通じて航空機のエンジンの監視のほか，航空機の飛行中の飛行性能データの収集や音声及び映像ファイルなどのアップロードを行うものと認められるところ，そのうちエンジンを監視する機能のみに着目し，その手段を各エンジンに取り付けるとの構成に至ることは容易であったといえる。そして，甲４，５，乙３，４に記載されるように，物品を管理するためシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てることは広く知られた技術であり，航空機エンジンの技術分野においても参考とされるべきものといえる。なお，引用文献には，ネットワーク全体はＴＣＰ／ＩＰプロトコルを基盤とし，ＧＤＬユニットがＩＰアドレスを保持し，飛行機のテール番号と結び付けられていることが記載されており，引用文献自体にエンジン監視モジュールが航空機エンジンを追跡する（ｔｒａｃｋ）ための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを有する点についての示唆があるといえる。したがって，航空機エンジンのデータを収集するためのエンジン監視モジュールを航空機エンジンに取り付けることや，エンジン監視モジュールに航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てることは，周知であったといえ，原告の上記主張は，失当である。
(ｲ)原告は，本願補正発明のエンジン監視モジュールは，航空機エンジンに直接取り付けられているからこそ，個々のエンジンのデータを収集し監視することができ，かつ，そのために個々のエンジンを追跡する（ｔｒａｃｋ）ための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているという特徴を有し，これらが有機的に結びついて初めて本願補正発明の効果を奏するものであるところ，審決は，これらの本願補正発明の特徴点を分離して，容易想到性判断を行った誤りがあると主張する。
しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，審決は，引用文献に記載された発明において，エンジンのデータを収集することや，エンジンを追跡管理することが行われていることを踏まえた上で，航空機エンジンに直接エンジン監視モジュールを取り付けることや，エンジン監視モジュールに航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てることがそれぞれ周知であると認定し，これらを総合して本願補正発明の容易想到性を判断したものであり，本願補正発明の特徴点を分離して判断したとはいえない。
(ｳ)原告は，ＦＡＤＥＣは，無線通信信号を介してエンジンデータを送信する機能を有しないから，エンジン監視モジュールとＦＡＤＥＣとを同一視することはできず，ＦＡＤＥＣを航空機エンジンに取り付けることが知られていたとしても，エンジン監視モジュールを航空機エンジンに取り付けることが容易であったとはいえない，引用文献に記載された発明においては，ＧＤＬユニット１１１が「航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中」に設置されることが最善の選択肢であり，引用文献には，ＧＤＬセグメントを航空機エンジンに取り付けることは，記載も示唆もされていない，と主張する。
この点，確かに，ＦＡＤＥＣなどのエンジン制御システムは，エンジン監視モジュールそのものとはいえず，また，上記引用文献の記載によれば，引用文献に記載されたＧＤＬセグメントは，航空機のエンジンのデータのほか，航空機の飛行中の飛行性能データの収集や音声及び映像ファイルなどのアップロードを行うもので，好ましくは，航空機の航空電子工学機器区画の管理された環境の中に設置されるものであり，このようなＧＤＬセグメントをそのままＦＡＤＥＣと一緒に，あるいは一体化して，航空機エンジンに取り付けることが容易とは直ちには言い難い。しかし，ＦＡＤＥＣなどのエンジン制御システムは，エンジン監視モジュールそのものとはいえないとしても，エンジン事象を監視する機能を有するものである。また，上記のとおり，引用文献に記載された発明において，ＧＤＬセグメントを通じて航空機のエンジンを監視する機能に着目し，そのための手段を各エンジンに取り付けることに想到することは容易であったといえる上，引用文献には，エンジン監視モジュールが航空機エンジンを追跡する（ｔｒａｃｋ）ための航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを有する点についての示唆があるといえる。そうすると，無線通信信号を介してエンジンデータを送信するための送信機を有し，航空機エンジンのシリアル番号に結びつけられたデータアドレスを割り当てられているエンジン監視モジュールを航空機エンジンに取り付けること自体が知られていないとしても，引用文献に記載された発明に上記周知技術を適用することにより，本願補正発明の構成に想到することは容易であったといえる。したがって，原告の上記主張も採用することができない。
(3)小括
以上のとおり，本願補正発明は，引用文献に記載された発明に周知技術を適用することにより容易に発明することができたといえ，審決の本願補正発明に係る容易想到性判断に誤りはない。
４結論
以上のとおり，審決が本件補正を却下した点には誤りがあるが，本願補正発明は引用文献に記載された発明及び周知技術に基づき容易に想到できたと判断した点に誤りはなく，本件補正却下の判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではないから，審決にはこれを取り消すべき違法は認められない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも，理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝      田      俊      文
裁判官
西              理      香
裁判官
知      野              明


平成３０年１０月２５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第２７９８０号債務不履行に伴う契約解除により返金請求と，その契約不履行と相当因果関係にある損害の賠償請求事件
口頭弁論終結日平成３０年８月１６日
判                      決
原告   Ａ
被告   プロパ   テント   株式会   社
被告   Ｂ
被告ら   訴訟代   理人弁   護士   石川正   樹
主                      文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１主位的請求
被告らは，原告に対し，連帯して６４５万３２００円及びこれに対する平成２９年８月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２予備的請求
被告プロパテント株式会社（以下「被告会社」という。）は，原告に対し，６４５万３２００円及びこれに対する平成２９年８月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，電子ファイルの構造等に係る特許第５９２６４７０号（以下「本件特許」という。）の特許権者である原告が，本件特許に係る特許発明（以下「本件特許発明」という。）の米国特許出願をするにあたり，被告会社に本件特許の願書に添付した明細書等の英語翻訳（以下，英語翻訳を単に「翻訳」という。）を依頼したところ，被告会社の作成した翻訳に誤訳，改ざん等があったと主張して，主位的に，①被告会社の債務不履行による契約解除に基づく契約代金返還請求及び損害賠償請求並びに被告会社の代表者である被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）の取締役の第三者に対する責任（会社法４２９条１項）に基づく損害賠償請求として，被告らに対し，６４５万３２００円及びこれに対する平成２９年８月２２日（最初の訴状訂正申立書の作成日付）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，また，②被告らの不法行為に基づく損害賠償請求として，被告らに対し，上記と同額の連帯支払を，さらに，予備的に，③被告会社の請負契約に係る担保責任による契約解除に基づく契約代金返還請求及び損害賠償請求として，被告会社に対し，６４５万３２００円及びこれに対する平成２９年８月２２日（最初の訴状訂正申立書の作成日付）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。１前提事実（証拠（枝番を付さないものはすべての枝番を含む。以下同じ。）を掲げない事実は当事者間に争いがない。）
(1)原告は，次の特許権を有する個人である。（甲７）ア特許番号     特許第５９２６４７０号（本件特許）イ発明の名称    電子ファイルの構造，コンピュータ読み取り可能な記憶媒体，電子ファイル生成装置，電子ファイル生成方法，電子ファイル
ウ出願日        平成２８年１月１２日
エ優先日        平成２７年５月２６日
オ優先権主張国    世界知的所有権機関
カ登録日        平成２８年４月２８日
(2)被告会社は，特許の翻訳を業とする株式会社である。被告Ｂは，被告会社の代表取締役であり，被告会社が設立される以前は，比較的大手の特許事務所に勤務していたが，弁理士ではない。(3)原告と被告Ｂは，平成２７年１２月頃，弁理士である訴外Ｃを通して知り合った。
(4)原告は，本件特許発明の米国特許出願のため，平成２８年１月，被告会社に本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。），図面，特許請求の範囲（以下，これらを併せて「本件明細書等」という。）の翻訳を一定の報酬支払を約して依頼し，被告会社はこれを承諾した（以下，当該翻訳に係る契約を「本件契約」という。）。なお，原告は，後に，当該翻訳を「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」に基づく国際出願（以下「ＰＣＴ国際出願」という。）にも使用することとした。(5)なお，原告は，本件契約以前，本件明細書の翻訳を翻訳者である訴外Ｄにも依頼していたため，被告会社は，当初は訴外Ｄによる翻訳をチェックしていたが，当該翻訳に適切でない部分が多かったため，次第に翻訳を初めから行うことになっていった。（甲３６，乙５０，弁論の全趣旨）(6)原告は，平成２８年５月１９日（米国時間），被告会社の事務所において，本件特許発明に係る米国特許出願（以下「本件米国出願」という。）を行った。原告は，その後，本件特許発明に係るＰＣＴ国際出願を行った。被告会社は，本件米国出願までの間に，最終的な翻訳（甲９と同内容のもの。以下「本件翻訳」という。）を原告に対して引き渡した。
(7)原告は，同年１月から７月にかけて，被告会社に対し，本件契約の代金として合計２６９万２０００円を支払い，被告会社はこれを異議なく受領した。
（甲６）
(8)米国特許商標庁は，平成２９年２月７日（米国時間），本件米国出願に対する拒絶理由通知（以下「本件拒絶理由通知」という。）を発出した。（甲９，１１）
(9)原告は，同年４月３日，被告会社に対し，内容証明郵便により，本件翻訳についての報告を求めた。また，原告は，同年５月１８日，被告会社に対し，内容証明郵便により，被告会社に債務不履行があるとして，本件契約の解除の意思表示をし，契約代金の返還を求めた。（甲３３，３４）
２争点
(1)主位的請求について
ア被告会社の債務不履行の成否（争点１）
イ被告Ｂの会社法４２９条１項所定の責任の有無（争点２）
ウ被告らの不法行為の成否（争点３）
(2)予備的請求について
被告会社の請負契約に係る担保責任の有無（争点４）
(3)主位的請求及び予備的請求について
原告の損害の有無及び額（争点５）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１（被告会社の債務不履行の成否）
（原告の主張）
ア被告会社の債務不履行（誤訳・改ざんと不報告）被告会社は，翻訳会社として翻訳する際に重要な部分について誤訳したこと，依頼者である発明者が特許権を日本で取得できていることを知っていたにもかかわらず，自らの判断で積極的に改変したことを報告しなかったこと，その後も依頼者から報告を求められても改変の事実自体を報告しなかったこと，その結果として誤訳を放置させ，損害を拡大させたこと，以上の理由から，不完全な債務の履行しかしていない。なお，被告会社との契約内容は，翻訳と出願の２つに分かれる。【平成３０年６月２１日付


け請求原因の変更の申立て】
イ誤訳・改ざんについて
被告会社は，訴外Ｄの翻訳よりも出来栄えの良い翻訳を作成することが本件契約の内容であるところ，この点について被告会社による債務不履行が生じた。例えば，全訳の英文がありながら一部を削除した。また，基本請求項の全てにおいて「一巡」を「roundrobin」と翻訳した。これらは発明の根本たる技術的事項であったが，被告会社は全て隠していた。【平成２９年８月３１日付け訴状における主張の追加申立書その１】具体的な誤訳・改ざんは，以下のとおりである。
(ｱ)「一巡」を「round   robin」と翻訳したこと訴外Ｄは，本件明細書にある「一巡」を「one-round」と翻訳していたが，被告がこれを削除して，「roundrobin」に改ざんした。この箇所は２２か所に及ぶ。この「一巡」の記述は，本件特許発明においてとても大切な文言であった。主張の詳細は別紙平成３０年４月１８日付け原告準備書面１頁ないし１３頁（「３．定義の誤訳について」の前まで）記載のとおり。
(ｲ)本件明細書の段落【０３４２】（１２．２２．０４図６(E)から６(K)で見るハイパーリンクの復元）から段落【０３５０】（１２．４０最終結合方式のメリット）までを削除したこと
(ｳ)本件明細書の段落【００４９】（０．００定義と前提；名前）について「本明細書では，ハイパーリンクは名前を持たない」と誤訳したこと主張の詳細は別紙平成３０年４月１８日付け原告準備書面１３頁（「３．定義の誤訳について」から）及び１４頁記載のとおり。
(ｴ)明細書のその他の誤り
主張の詳細は別紙平成３０年４月１８日付け原告準備書面１５頁ないし２１頁（「５．請求項が英語の文法違反に満ち溢れていたこと」の前まで）記載のとおり。
(ｵ)請求項の翻訳の文法違反
主張の詳細は別紙平成３０年４月１８日付け原告準備書面２１頁（「５．請求項が英語の文法違反に満ち溢れていたこと」から）及び２２頁（「６．報告義務の不履行について」の前まで）記載のとおり。
(ｶ)ＡＳＣＩＩ１２８に翻訳しなかったこと
主張の詳細は別紙平成３０年４月１８日付け原告準備書面２３頁（「７．ＡＳＣＩＩ１２８に英訳をする義務の不履行について」の項）記載のとおり。
ウ報告義務の不履行について
被告らには，翻訳事務終了に際して報告の責任があるから，置き換えの元と置き換えの先の対応関係を報告する義務がある。特に本件は，翻訳と米国出願のいずれにも被告らが関係している。そこで，原告は被告らに報告を求めたが，被告らはその報告をしなかったので，どこを置き換えたのかを遡って原告に報告することが不可能になった。そして，米国における拒絶査定を受けて，原告が被告らの改ざんを見つけるまで報告をしなかった。原告は，米国出願に際して被告会社の事務所に度々赴いたが，被告Ｂは何らの釈明をするどころか，嫌なら仕事から降りると一方的であり，どのように明細を変更したかの回答を求めても変更の事実すら回答しなかった。被告らは請負の履行責任を果たしていないから，原告は，その契約の解除と損害賠償を求める。【平成３０年４月１８日付け原告準備書面】
（被告らの主張）
ア被告会社に債務不履行はないこと
(ｱ)原告は，米国に特許出願する予定の書類を訴外Ｄに翻訳させていたが，同人は原告の発明の技術分野に詳しくなく，被告会社にその翻訳をチェックするよう要請してきた。被告会社は，この要請を受けて訴外Ｄの翻訳をチェックしていたが，その翻訳は適切であるとは言い難く，被告会社が一部を翻訳して原告に送付したところ，原告は被告会社の翻訳を高く評価し，遅くとも平成２８年４月初め頃，原告が米国特許出願する発明に関する原告作成の日本語の文章を一から被告会社が翻訳することとなった。
(ｲ)原告は，米国で特許出願する予定の発明について日本で平成２８年１月１２日に特許出願しているが，その出願前後も原告が予定している米国出願の内容は固まらずにいた。その後も，原告による修正，変更，削除などは収束することなく続いた。被告会社が行った翻訳の対象は，原告から渡された原告作成の日本文（乙１），原告が日本において出願した書類（特許公報につき甲７）などをベースにしながら，原告による修正，変更，削除などが本件米国出願がされた同年５月１９日の直前まで及んだ。原告による変更等は本件米国出願の日の直前に及んだため，被告会社はその頃翻訳を完了し，ＰＤＦデータとして原告に納めた（甲９）。(ｳ)以上のような原告による変更指示により，被告会社が翻訳する対象はその都度変更されていったが，被告会社は原告にその都度翻訳した文書を送り，原告は被告会社から送られてきた翻訳を訴外Ｄや，原告が別件でインドに商標登録出願する際にネイティブチェックをさせていたインド人弁理士Ｅ（以下「訴外インド人弁理士」という。）にチェックさせていた。訴外Ｄ及び訴外インド人弁理士は被告会社の翻訳を適切であると評価し，原告自身も被告会社の翻訳を高く評価していた。そして，原告は，本件米国出願をする際，被告Ｂに対し，被告会社の翻訳の内容を確認し，何かあった場合には原告が責任を負う旨述べている。(ｴ)以上のように，被告会社が完成し原告に納めた翻訳が本件契約の債務の本旨に従ったものであることは明らかであり，被告会社に債務不履行はない。
イ原告が指摘する誤訳，改ざんについて
原告が誤訳，改ざんとして指摘する点は，以下のとおり，いずれも失当である。なお，本件拒絶理由通知については，米国審査官が「grammaticalandidiomaticerrors」と指摘したのは，被告会社の翻訳の対象となった原告作成の日本文に文法的又は語彙的な誤りがあったからである。「バーベイタムなジャンプ」（請求項１），「成長点」（請求項２），「ハイパーリンクの名前」（請求項３）など，原告の発明において何を意味するのか不明なために，定義する必要があるが，それがされていない用語が数多くある。そのような意味不明なイメージ言語をできる限り意味が伝わるように翻訳した被告らが責められるべきいわれはない。


(ｱ)「一巡」を「round   robin」と翻訳したことについて本件明細書（甲７）に添付されている図１７Ａにあるように，第３プロセスの言語の第１の置き換えは１Ｆ→２Ｅ，２Ｅ→１Ｆとなり，図１７Ｂにあるように，第３プロセスの言語の第２の置き換えは２Ｅ→３Ｃ，３Ｃ→２Ｅとなり，図１７Ｃにあるように，第３プロセスの言語の第３の置き換えは３Ｃ→４Ｊ，４Ｊ→３Ｃとなり，これは隣接２言語間の総当たり入れ替えになるところ，「roundrobin」は総当たりを意味するため，「一巡」の翻訳としてふさわしい。
米国審査官は，「roundrobin」がわからないとか，文法的な誤り（grammaticalerror）があるとか，語彙の誤り（idiomaticerror）があるなどとは指摘していない（甲１１）。
(ｲ)定義の誤訳について
争う（平成３０年６月２１日付け被告準備書面（４）記載第三を参照）。
(ｳ)明細書のその他の誤りについて
争う（平成３０年６月２１日付け被告準備書面（４）記載第四を参照）。
(ｴ)請求項の翻訳の文法違反について
争う（平成３０年６月２１日付け被告準備書面（４）記載第五を参照）。(ｵ)ＡＳＣＩＩ１２８に翻訳しなかったことについて被告会社は原告から渡された和文の翻訳を依頼されただけであり，ＡＳＣＩＩ１２８対応の翻訳まで依頼されていない。そもそも原告の原文には，ＡＳＣＩＩ１２８でも対応できない文字が多数存在する。
ウ報告義務を尽くしていること
被告らは，おびただしい原告からの変更指示があるたびに誠実に対応し，翻訳を行い，その都度，原告にメール，電話，打合せの席などで報告してきた。原告の米国への特許出願文書の翻訳に関する報告だけではなく，翻訳以外の質問（例えば，米国への電子出願の手続，米国へのアンチテロを根拠とする特許出願，原告の発明の販売等）にもそのたびに回答してきた。そして，被告Ｂは原告に最終的な報告書も提出している（乙５０）。よって，被告らは報告義務を尽くしている。
(2)争点２（被告Ｂの会社法４２９条１項所定の責任の有無）
（原告の主張）
ア被告Ｂは，翻訳会社として翻訳する際に極めて重要な部分の翻訳について，訳語を間違えると重大な結果になる部分にもかかわらず，当該箇所を一存で改変したこと，依頼者である発明者が特許権を日本で取得できていることを知っていたにもかかわらず，自らの判断で積極的に改変を報告しなかったこと，その後も依頼者から報告を求められても改変の事実自体を報告しないことに取締役として直接関与し（結果として誤訳を放置させ損害を拡大させ）たこと，以上の理由から，翻訳会社の取締役としての善管注意義務を懈怠したことについて重大な過失がある。【平成３０年６月２
１日付け請求原因の変更の申立て】
イ原告は，本件契約を被告会社と締結したが，被告会社は，社員が一人しかいない会社で，被告Ｂ個人がその契約の内容をすべて知る立場にあった。被告Ｂは，原告が行った本件特許発明に本件特許が成立していること，原告が米国特許を得たいと考えていることを知った上で，英文の翻訳を再作成した。しかし，その英文は原告には理解できないであろうことから，重要事項を削除し，翻訳をせず，基本請求項の全てを勝手に改ざんした。重要事項を削除し，翻訳をしないことについて，被告Ｂは，他に記載しているから重ねて明細書に記載しないと説明するだけで，どこに記載しているかをいまだに原告に報告していない。被告Ｂは，英文であることを利用して，原告に重要事項の事前相談をせず，また事後報告を求めてもこれを行わない。そのため，原告は，価値のない翻訳を受け取っても契約の趣旨を実現できていないから，本件契約を解除した。【平成２９年８月３１日付
け訴状における主張の追加申立書その１】
（被告らの主張）
争う。
(3)争点３（被告らの不法行為の成否）
（原告の主張）
被告らは，翻訳会社として翻訳する際に重要な部分について誤訳したこと，依頼者である原告が特許権を日本で取得できていることを知っていたにもかかわらず，自らの判断で積極的に改変したことを報告しなかったこと，その後も依頼者から報告を求められても改変の事実自体を報告しなかったこと，その結果として誤訳を放置させ，損害を拡大させたこと，以上の理由から，被告らには不法行為が成立する。【平成３０年６月２１日付け請求原因の変
更の申立て】
（被告らの主張）
争う。
(4)争点４（被告会社の請負契約に係る担保責任の有無）
（原告の主張）
原告は，本件契約の目的を達せられなかったため，被告会社は請負契約の担保責任を理由として授受した金銭の返還及び相当因果関係のある損害賠償義務を負う。
（被告らの主張）
争う。
(5)争点５（原告の損害の有無及び額）
（原告の主張）
原告は，以下の損害を被った。各損害の主張の詳細は別紙平成３０年４月２９日付け原告準備書面記載３のとおり。
ア契約代金    ２０６万２０００円
イＩＤＳ等作成のための翻訳費用    ４０万２９００円
ウＰＣＴ出願関係費用    ６６万３４００円
エ米国出願費用    ８万円
オ公証人役場関係費用    １万３９００円
カ貸事務所関係支出費用    ３万円
キ交通費    ２万８８００円
ク弁理士を同席させた費用    １０７万６５９６円
ケ事務費    ９万５６０４円
コ慰謝料    ２００万円
サ合計    ６４５万３２００円
（被告らの主張）
争う。
原告主張の損害アについては，被告会社に債務不履行はないから，契約代金の返還義務はない。
原告主張の損害イ，ウ，オないしケについては，原告は証拠を提出せず，損害の発生，内容，額を立証していない。


同イないしケについては，因果関係がない。すなわち，同イ，ウについては，被告らは関与していない。同エについては，原告が自ら米国出願を行った以上，費用がかかるのは当然である。同オについては，米国出願の出願人であれば誰でも負担するものである。同カないしクについては，打合せのために自ら利用した貸事務所の費用や打合せのための交通費，自ら依頼した弁理士費用を原告が負担するのは当然であるし，原告が出した食事代は贈与である。同ケについては，原告が自分で判断して支出したものである。同コについては，被告らは，原告の要望に逐一誠実に対応したのであり，原告に精神的な苦痛は生じていない。また，原告は，発明命名権が奪われたと主張するが，そのような権利は認められていないし，本件特許発明に関して被告らが発明者であると主張したことはないから失当である。
第３争点に対する判断
１認定事実
前記前提事実，各項末尾に記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)被告Ｂは，特許の翻訳を業とする被告会社の代表取締役であり，被告会社が設立される以前は，比較的大手の特許事務所に勤務していたが，弁理士ではない。原告も，そのことを認識していた。
(2)原告は，本件特許発明の米国特許出願のため，平成２８年１月，被告会社に本件明細書等の翻訳を一定の報酬支払を約して依頼し，被告会社はこれを承諾した（本件契約）。
(3)なお，原告は，本件契約以前，本件明細書の翻訳を翻訳者である訴外Ｄにも依頼していたため，被告会社は，当初は訴外Ｄによる翻訳をチェックしていたが，当該翻訳に適切でない部分が多かったため，次第に翻訳を初めから行うことになっていった。（甲３６，乙５０，弁論の全趣旨）(4)翻訳の対象となる本件明細書等は，それが記載された特許公報が本文だけで６９頁，図も合わせると８１頁にも及ぶ非常に大部なものである上，その内容は，原告自身も自認するように，相当に複雑で難解なものであった。（甲７，乙１７，２３，４６，４７）
(5)本件契約が締結された同年１月当時，米国特許出願における特許請求の範囲の記載（日本語）は確定していなかった。原告は，少なくとも同年２月１５日，翻訳の対象となる特許請求の範囲の記載に修正を加えた。（乙３，４，弁論の全趣旨）
(6)同年２月２２日には，原告は被告Ｂに対し，自らが翻訳ソフトを購入し，翻訳者が抜けのない翻訳をしているかを自分で確認する旨記載したメールを送信した。（乙６）
(7)同年３月３日には，原告は被告Ｂに対し，被告会社が修正を加えた翻訳を訴外インド人弁理士に送付し，同人が１か月程度で校正を行い，被告会社が最終版を作成するとの手順を示すメールを送信した。（乙７）(8)同日以降も，原告は，翻訳の対象となる本件明細書等について，断続的に修正等を行い，その修正等についての翻訳を，被告会社に指示した。その際，まず訴外Ｄに翻訳をさせ，当該翻訳を被告会社に送付し，それを参考にして翻訳するよう指示していた。同年４月１１日，原告は，被告会社に対して，「収束に向かってください。拡散した自分が，どんどんと文章を広げました。Ｄ様もその為に，意味不明になりました。自分にも責任があります。」とメールした。しかし，同月１６日には，「基本請求項を早朝作成します。出来た後に，再度，Ｂ様とＣ様で打合せをしてください。結果が大丈夫なら，その他の従属項を３人で作成します。」などとメールし，同日の後刻には，「大変迷走させまして，無駄な時間をお掛けしました。」などとメールした。（乙８ないし２１，５０）
(9)同年４月１７日，被告会社は，「ご確認いただき，修正すべき点がありましたらご連絡ください。特に問題がないようであればインド代理人への送付をお願い致します。」，「エンドレスな作業となっておりますので，ここで一度区切りとさせてください。」などとメールに記載して，翻訳を一旦終了し，原告に当該翻訳をメールにて送付した。この時点で，本件明細書等の大部分について翻訳が終了していた。（甲４７，弁論の全趣旨（平成３０年８月１６日付け原告準備書面２３，２６頁））
(10)同日以降も，原告は，累次にわたって，特許請求の範囲の記載の修正等，それに伴う明細書等の修正等を行い，その都度，被告会社にその修正等についての翻訳を指示し，このような指示は少なくとも同年５月１７日まで続いた。その間，原告は，被告会社が原告に送付した翻訳について修正や変更を求めたり，翻訳の内容について質問をしたりすることはなかった。（乙２３ないし４１，５０）
(11)原告は，同年５月１９日（米国時間），被告会社の事務所において，本件米国出願を行った。被告会社は，本件米国出願までの間に，本件翻訳を原告に対して引き渡した。
(12)原告は，同年１月から７月にかけて，被告会社に対し，本件契約の代金として合計２６９万２０００円を支払い，被告会社はこれを異議なく受領した。
（甲６）
(13)米国特許商標庁は，平成２９年２月７日（米国時間），本件拒絶理由通知を発出した。本件米国出願から本件拒絶理由通知までの間に，原告から被告らに対して，本件翻訳の内容について批判が述べられたり，質問等がされたりしたことはなかった。（甲１１，弁論の全趣旨）
(14)原告は，同年４月３日，被告会社に対し，内容証明郵便により，本件翻訳についての報告を求めた。また，原告は，同年５月１８日，被告会社に対し，内容証明郵便により，被告会社に債務不履行があるとして，本件契約の解除の意思表示をし，契約代金の返還を求めた。（甲３３，３４）２争点１（被告会社の債務不履行の成否）について
(1)本件契約の性質


前記認定事実のとおり，本件契約は，原告が被告会社に対し，本件明細書等の翻訳を一定の報酬支払を約して依頼し，被告会社がこれを承諾したものであること，その後，原告は，本件契約の対価として，被告会社に対して合計２６９万２０００円を支払い，被告会社はこれを異議なく受領したことが認められる。そうすると，本件契約は，被告会社が仕事の完成を約し，原告がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約したものであるから，その法的性質は請負契約（民法６３２条）であると解するのが相当である。なお，原告は，本件契約における被告の業務内容には米国特許出願事務やＰＣＴ国際出願事務も含まれているかのような主張をしており，被告はこれを争っているところ，本件の全証拠を検討しても，本件契約に米国特許出願事務及びＰＣＴ国際出願事務の委任が含まれているものと認めるに足りる証拠はない。原告は，被告会社が原告に対してＰＣＴ国際出願に関する助言を行っているメール（甲３９）を証拠として提出するが，これは被告会社が原告の問い合わせに応じて返答しているものにすぎず，このようなやり取りをもって本件契約にＰＣＴ国際出願事務の委託が含まれていたものと認めることはできない。また，原告は被告事務所において本件米国出願を行っているが，そのことから本件契約に米国特許出願事務の委任が含まれていたものと認めることもできない。
(2)誤訳・改ざんに係る債務不履行の成否
上記のとおり，本件契約の法的性質は請負契約と解すべきところ，請負契約における請負人の担保責任（民法６３４条，６３５条）は不完全履行による債務不履行責任の特則と解されており，請負契約においては，請負人が仕事を完成して引渡しを行った場合には，その仕事の内容に不備等がある場合には，仕事の目的物に瑕疵があるとして，請負人の担保責任が生じることはあり得ても，これとは別に債務不履行責任が生じることはないと解される。これを本件についてみるに，原告は，本件翻訳に誤訳・改ざんがあったとして，被告会社の不完全履行による債務不履行を主張するが，前記認定事実のとおり，被告会社は，本件米国出願までの間に本件翻訳を完成させ，これを原告に引き渡したことが認められる。そうすると，請負人たる被告会社はその引渡しをもって債務の履行を完了しており，その内容に不備等がある場合には，請負人としての担保責任が生じることはあり得ても，これとは別に債務不履行責任は生じないというべきである。
したがって，被告会社に誤訳・改ざんに係る債務不履行責任が生じるとの原告の主張は理由がない。なお，請負人の担保責任の成否については，後記５のとおりである。
(3)報告義務の不履行について
原告は，本件翻訳における誤訳や改ざんとは別に，被告には，翻訳事務終了に際して報告の責任があるから，置き換えの元と置き換えの先の対応関係を報告する義務があるなどとして，報告義務の不履行を主張する。そこで検討するに，そもそも，被告会社は，膨大な量の本件明細書等を全般にわたって翻訳していたものであるから，訴外Ｄの翻訳との相違点等の全てについて事細かに報告することは現実的ではないところ，前記認定事実(9)のとおり，平成２８年４月１７日，被告会社は，翻訳の大部分を一旦終了して，原告に当該翻訳をメールで送付したことが認められるから，原告は少なくともその時点で，当該翻訳を訴外Ｄの翻訳と比較することができた。被告会社は，その際のメールにおいて，「ご確認いただき，修正すべき点がありましたらご連絡ください。」と記載し，原告に内容の確認を求めている。一方で，前記認定事実(10)及び証拠（乙５０）のとおり，原告は，被告会社から送付された翻訳について修正や変更を求めたり，翻訳の内容について質問をしたりすることはなかったものであり，被告会社が行った翻訳を確認することよりも，特許請求の範囲の変更・修正やそれに伴う明細書等の変更・修正に熱心であったものと認められる。
以上の事実に照らせば，被告会社に請負契約に付随する報告義務があり得るとしても，その不履行は認められない。
なお，原告は，平成２９年２月に本件米国出願の拒絶理由通知がされた後，被告会社に対して本件翻訳について，訴外Ｄの翻訳との対応関係や変更箇所に関する問い合わせを行っているようであり（甲３３，３４），これに対する返答がされないことをも報告義務の不履行であると主張するようである。しかしながら，請負人が仕事を引き渡した後，相当期間経過後もなお付随義務として仕事についての報告義務を負うものとは当然には解されないし，原告が被告会社の翻訳の確認を自ら怠っていたという上記の事実関係を踏まえれば，本件翻訳の引渡し（遅くとも平成２８年５月）から８か月以上経過した後に，被告会社において詳細な報告の求めに応じる契約上の義務はないものというべきである。また，仮にその点をおくとしても，原告が誤訳として最も問題としている「一巡」を「roundrobin」と翻訳したことについて，被告会社は，原告の求めに応じて，「RoundRobinについて」と題する書面により，「一巡」を「roundrobin」と翻訳したことについて説明をしていることが認められる（甲５－２）。その時期については，弁論の全趣旨（原告の提出する平成３０年４月２９日付け証拠説明書によれば，同書面の作成日付が平成２９年４月７日とされていること，及び，別紙平成３０年４月１８日付け原告準備書面３頁及び１０頁の記載内容）によれば，平成２９年４月１８日頃に原告が被告Ｂに直接会って「一巡」を「roundrobin」と翻訳した理由についての説明を求めてから約１か月後（同年５月頃）であったと認められる。そうすると，被告会社は，報告義務を尽くしているものと認められる。したがって，いずれにしても，被告会社に報告義務の不履行があるとの原告主張は理由がない。
３争点２（被告Ｂの会社法４２９条１項所定の責任の有無）について原告は，被告Ｂが被告会社の取締役としての善管注意義務を懈怠したことについて重大な過失があると主張するところ，その内容は，被告会社の債務不履行ないし請負契約の担保責任に係る主張と実質的に同じである。そして，後記５のとおり，被告会社が本件翻訳を引き渡した時点において，当該翻訳が，本件特許発明の技術的意義や内容を正確に反映したものであることや，およそ文法や語彙の誤りがないものであることまでが予定されていたものと認めることはできず，原告が改ざん・誤訳と主張する点はいずれも瑕疵には当たらないし，前記２(3)のとおり，被告会社に報告義務の不履行があるとの原告主張は採用できない。そうすると，被告Ｂには被告会社における取締役としての善管注意義務違反も，それについての重大な過失も認められない。したがって，被告Ｂが会社法４２９条１項所定の責任を負うとの原告の主張は理由がない。
４争点３（被告らの不法行為の成否）について


原告は，被告らにおいて，翻訳会社として翻訳する際に重要な部分について誤訳したこと，依頼者である原告が特許権を日本で取得できていることを知っていたにもかかわらず，自らの判断で積極的に改変したことを報告しなかったこと，その後も依頼者から報告を求められても改変の事実自体を報告しなかったこと，その結果として誤訳を放置させ，損害を拡大させたこと，以上の理由から，被告らには不法行為が成立すると主張している。原告の上記不法行為に関する主張の内容は，被告会社の債務不履行ないし請負契約の担保責任に係る主張と実質的に同じであるところ，本件翻訳に瑕疵がないこと，報告義務が尽くされていることは，それぞれ後記５，前記２(3)のとおりである。そうすると，上記各点を理由とした不法行為の成立も認めることはできない。
したがって，被告らに不法行為が成立するとの原告の主張は理由がない。５争点４（被告会社の請負契約に係る担保責任の有無）について
(1)仕事の目的物の瑕疵について
ア原告は，本件契約の目的を達せられなかったため，被告会社は請負契約の担保責任を理由として授受した金銭の返還及び相当因果関係のある損害賠償義務を負うと主張している。これは，被告会社の本件翻訳に瑕疵があり，そのために米国特許が取得できず，本件契約をした目的を達することができなかったとして，請負人の担保責任による請負契約の解除（民法６３５条）と損害賠償（民法６３４条）を主張する趣旨と解される。そして，原告は，本件翻訳の瑕疵として，具体的には，前記第２の３(1)（原告の主張）のとおり，被告会社の翻訳における誤訳，改ざんを主張するものと解される。
イ仕事の目的物の瑕疵とは，一般に，仕事の目的物が契約において予定された性状を有しないことをいう。そこで，本件契約における被告会社の仕事として，どの程度の翻訳が予定されていたかを検討する。前記前提事実及び前記認定事実によれば，①翻訳の対象となる本件明細書等は，それが記載された特許公報が本文だけで６９頁，図も合わせると８１頁にも及ぶ非常に大部なものである上，その内容は原告自身も自認するように，相当に複雑で難解なものであったこと，②本件契約の締結当時，米国特許出願における特許請求の範囲の記載（日本語）は未確定であり，特許請求の範囲及び明細書の記載について原告による修正指示が予定されていたこと，③被告会社は特許の翻訳を業とするものの，被告Ｂは弁理士ではなく，原告もそのことを認識していたこと，④原告は訴外インド人弁理士に被告会社の翻訳をチェックさせることとしていたほか，自らも翻訳ソフトを購入して翻訳者が抜けのない翻訳をしているか確認する旨述べていること，以上の事実が認められる。これらの事実からすれば，被告会社のみにおいて，本件特許発明の技術的意義や内容を正確に反映した翻訳を作成することは困難であり，翻訳に際しては原告が適切な指示を行うことが当然の前提とされていたと理解でき，原告もそのことをよく認識していたものといえる。この点に加えて，本件契約の業務量と代金額とのバランスも考慮すると，本件契約における翻訳は，英語として意味が通用するものであれば契約において予定された性状を一応有するものといえ，それ以上に，本件特許発明の技術的意義や内容を正確に理解し，反映したものであることまでは当然には求められていなかったものと認めるのが相当であり，翻訳における最終的な文章や語句の選択は，原告において決定するか，あるいは少なくとも原告が被告会社と相談しつつ決定することが予定されていたものと認めるのが相当である。
ウ以上を前提に，本件翻訳の瑕疵の有無について検討する。本件契約後の具体的な事実経過をみると，前記認定事実(8)ないし(10)のとおり，平成２８年３月以降，原告は，翻訳の対象となる本件明細書等について断続的に修正等を行い，被告会社が同年４月１７日に作業の大部分を一旦終えて，原告に翻訳を送付した後も，累次にわたって本件米国出願の直前まで，特許請求の範囲の記載や明細書等の修正等を行い，その都度，被告会社にその修正等についての翻訳を指示し，被告会社はその対応に追われ続けた一方，その間，原告は，被告会社が上記送付に際して「ご確認いただき，修正すべき点がありましたらご連絡ください。」と連絡したこと等にもかかわらず，被告会社から送付された翻訳について修正や変更を求めたり翻訳の内容について質問したりすることはなかったものであり，原告は被告会社がした翻訳を確認する作業を一切行わなかったものと認められる。このように，原告自身が，被告会社の翻訳が本件特許発明の技術的意義や内容を正確に反映したものであるかどうかを確認する作業を怠り，さらに日本語の特許請求の範囲の記載や明細書の修正等に夢中となり，その修正等の翻訳を被告会社に求め続けた結果，被告会社はそれまで行った翻訳の確認作業ではなく，新たな翻訳をすることに時間や労力を費やさざるを得なかったものと認められる。
前記イのとおりの本件契約における目的物の予定された性状を前提として，このような契約後の事実経過（翻訳における最終的な文章や語句の決定は，原告自身が行うか，少なくとも原告が被告会社と相談しながら行うべきものであったにもかかわらず，原告はそれを怠ったものであるばかりか，かえって，原告が業務量を不合理に増加させるような対応を続けたこと）を踏まえれば，被告会社が引き渡した本件翻訳が，本件特許発明の技術的意義や内容を正確に反映したものであることや，およそ文法や語彙の誤りがないものでなかったとしても，契約において予定された性状を備えておらず瑕疵に当たるということはできないというべきである。そして，原告が瑕疵であると主張する点は，いずれも本件特許発明の技術的意義や内容を正確に反映しているかどうかにかかわる事項や，全体の理解にとって重要ではない細かな文法や語彙の誤り等を指摘するものであるところ，上記説示を踏まえれば，それが結果として不適切なものであったとしても，そのことをもって瑕疵に当たるものとは認められない。なお，ＡＳＣＩＩ１２８コードを使用して翻訳しなかったことについては，そもそも本件特許発明の実施例には同コードに対応していない文字が用いられており，本件契約において同コードを使用して翻訳することは予定されていなかったと認められる（弁論の全趣旨）から，瑕疵とは認められない。


平成２６年１２月２４日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１０３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１１月２６日
判決
原                  告        カワタ   工業株式会   社訴訟代理人弁護士          溝    上    哲    也
河    原    秀    樹
弁理士         山    本              進被                  告        株式会社フジワラテクノアート訴訟代理人弁理   士        森        寿    夫
森        廣三    郎
木    村              厚
主文
１特許庁が無効２０１２－８００１９６号事件について平成２６年３月１４日にした審決のうち，特許第４８０１４４３号の請求項３に係る発明についての特許を無効とする部分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を一部成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１７年１２月２９日に出願され，平成２３年８月１２日に特許権の設定登録がなされた特許（本件特許。特許第４８０１４４３号。発明の名称「固体麹の製造方法」）の特許権者である（甲３３）。
被告は，平成２４年１１月２７日，本件特許の請求項１ないし７について無効審判請求をしたところ（無効２０１２－８００１９６号。甲３４），原告は，平成２５年１０月２９日，訂正請求をした（本件訂正。甲４４）。特許庁は，平成２６年３月１４日，「請求のとおり訂正を認める。特許第４８０１４４３号の請求項３に係る発明についての特許を無効とする。特許第４８０１４４３号の請求項１，２，４ないし７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。審判費用は，その７分の６を請求人の負担とし，７分の１を被請求人の負担とする。」との審決をし，同審決（謄本）は，同月２５日に原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件訂正によって訂正された本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし７に記載された発明（本件発明）の要旨は，次のとおりである（下線部分が本件訂正によって変更された部分である。以下，請求項の番号に応じて，例えば「本件発明１」などと表記する。）。
【請求項１】（削除）
【請求項２】（削除）
【請求項３】
少なくとも製麹工程において，回転ドラムが用いられ，撒水又は浸漬，蒸煮，放冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種することによ
り固体麹を製造する方法において，
前記回転ドラムは，駆動装置により回転される回転ドラム本体と，この回転ドラム本体の内部に装着された品温センサを，少なくとも備え，種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置すると共に，前記回転ドラムが設置された室内の温度及び前記回転ドラム本体内の温度を，共
に製麹開始温度となるように調節し，
製麹原料の品温上昇後に製麹原料を常にあるいは少なくとも１～１０分間隔で間
欠的に攪拌し，
前記製麹原料の攪拌が，前記回転ドラム本体の回転により生じる原料層の傾斜面
からの落下により行われ，
前記回転ドラム本体の回転速度は，１回転／３０～９０秒に設定されていると共
に，
前記品温センサが前記品温の上昇を感知すると，前記回転ドラム本体内に送風し
て断続的に冷却を行い，
温度及び湿度が任意に調整された前記回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾斜面から順次落下する時に，前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交
換が行われ，
前記攪拌により前記製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して前記製
麹原料への菌糸の破精込みを活発にし，
製麹を完了することを特徴とする固体麹の製造方法。（本件訂正前の下線部分は，「前記ドラムの回転が，１回転／３０～９０秒に設定されている請求項２に記載の」であった。なお，本件訂正前の請求項２及びこれが引用する本件訂正前の請求項１は，「【請求項１】撒水又は浸漬，蒸煮，放冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種することにより固体麹を製造する方法において，種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置し，製麹原料の品温上昇後に製麹原料を常にあるいは少なくとも１～１０分間隔で間欠的に攪拌し，製麹を完了することを特徴とする固体麹の製造方法。【請求項２】少なくとも製麹工程において，回転ドラムが用いられ，前記製麹原料の攪拌が，ドラムの回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われる請求項１に記載の固体麹の製造方法。」であった。）
【請求項４】
製麹工程において，上下複数段に設置されたコンベアが用いられ，撒水又は浸漬，蒸煮，放冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種する
ことにより固体麹を製造する方法において，
種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置し，製麹原料の品温上昇後に製麹原料を常にあるいは少なくとも１～１０分間隔で間欠的に攪拌し，前記製麹原料の攪拌が，上段のコンベアから下段のコンベアへの製麹原料の落下
により行われ，
前記攪拌により前記製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して前記製
麹原料への菌糸の破精込みを活発にし，
製麹を完了することを特徴とする固体麹の製造方法。（訂正前の下線部分は，前半部分はなく，後半部分は「請求項１に記載の」であった。）。
【請求項５】
前記コンベアは，搬送速度が２００～４００ｃｍ／分であって，上段のコンベアから下段のコンベアへの製麹原料の落下が１～５分ごとに行われるものと設定され，かつ上段のコンベアと下段のコンベアとの落差が２０～８０ｃｍに設定されている請求項４に記載の固体麹の製造方法。
【請求項６】（削除）
【請求項７】（削除）
３原告の主張した無効理由（ただし，本件発明３を無効とする審決に関する無効理由１２のみを記載する。）


本件発明３は，甲３に記載された発明（甲３発明）並びに甲１，４，５，７及び９に記載された発明（甲１，甲４，甲５，甲７及び甲９発明）における技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
甲１：早出昭雄外３名著，「新規製麹機の実用化試験」，信州味噌研究所研究報告第３６号，信州味噌研究所（平成７年２月１７日発行）２０～２２頁甲３：米国特許１，２０１，３８５号明細書及び翻訳文甲４：米国特許１，２６３，８１７号明細書及び翻訳文
甲５：特開昭５１－７１９２号公報
甲７：特公昭３９－２０２１２号公報
甲９：実公昭４１－１１１７号公報
４審決の理由の要旨（ただし，本件発明３を無効とする審決に関する無効理由１２に関連する判示部分のみを記載する。争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。）
審決は，本件訂正を認めた上で，本件発明３につき，引用発明である甲３発明と技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により，特許を受けることができないと判断した。
(1)本件訂正について
請求項３に係る本件訂正は，請求項１及び２を引用する従属請求項であった請求項３を独立請求項に変更するために，訂正前の請求項１及び２の発明特定事項を請求項３に記載することに加えて，以下（ア）～（オ）の限定を行っている。
（ア）本件訂正前の請求項２の「回転ドラム」について，「前記回転ドラムは，駆動装置により回転される回転ドラム本体と，この回転ドラム本体の内部に装着された品温センサを，少
なくとも備え」ること
（イ）本件訂正前の請求項１の「種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置」する工程において，「前記回転ドラムが設置された室内の温度及び前記回転ドラム本体内の温度を，共に製麹開始温度となるように調節」すること（ウ）本件訂正前の請求項２の「製麹工程」において，「前記品温センサが前記品温の上昇を感知すると，前記回転ドラム本体内に送風して断続的に冷却を行」うこと（エ）本件訂正前の請求項２の「製麹工程において，回転ドラムが用いられ，製麹原料の攪拌が，ドラムの回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われる」について，「温度及び湿度が任意に調整された前記回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾斜面から順次落下する時に，前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われ」ること（オ）本件訂正前の請求項１及び２の「攪拌」について，「前記攪拌により前記製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して前記製麹原料への菌糸の破精込みを活発に」することしてみると，請求項３に係る本件訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして，上記（ア）～（オ）の限定事項は，それぞれ特許明細書の【００２３】，【００２７】，【００３３】，【００１４】及び【００２８】，【００１１】に記載されている。よって，特許明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合する。
また，請求項３に係る本件訂正は，固体麹の製造方法についての発明特定事項を直列的に付加するものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないから，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条６項に適合する。
(2)無効理由１２について
ア甲３発明（引用発明）の認定
アスペルギルス・オリゼ胞子を水で湿らせた小麦ふすまのような培地と混合し，発芽準備のために停止した後に，回転ドラムを１～３分間ごとに１回転の速度で３０～４０時間の期間回転させて，ジアスターゼを含む麹を製造する方法。
イ本件発明１と甲１発明の対比
（一致点）
「少なくとも製麹工程において，回転ドラムが用いられ，撒水又は浸漬，蒸煮，放冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種することにより固体麹を製造する方法において，前記回転ドラムは，駆動装置により回転される回転ドラム本体を少なくとも備え，種麹の接種後，製麹原料を常に攪拌し，製麹原料の攪拌が，回転ドラム本体の回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われ，前記回転ドラム本体の回転速度は，１回転／６０～９０秒に設定されていると共に，回転ドラム本体内で前記製麹原料が傾斜面から順次落下する時に，前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われ，製麹を完了することを特徴とする固体麹の製造方法。」
（相違点１）本件発明３において，回転ドラム本体の内部に品温センサが装着されているのに対して，甲３発明では明らかでない点。
（相違点２）本件発明３において，回転ドラムが設置された室内の温度及び回転ドラム本体内の温度を共に製麹開始温度になるように調節しているのに対して，甲３発明では明らかでない点。
（相違点３）本件発明３において，「種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置すると共に」「製麹原料の品温上昇後に」製麹原料の攪拌を開始するのに対して，甲３発明では「発芽準備のために停止」させた後に製麹原料の攪拌を開始する点。
（相違点４）本件発明３において，「品温センサが前記品温の上昇を感知すると，前記回転ドラム本体内に送風して断続的に冷却を行い，」製麹原料が傾斜面から順次落下する時に，回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われるのに対して，甲３発明では，「品温センサが前記品温の上昇を感知すると，前記回転ドラム本体内に送風して断続的に冷却を行う」ことが明らかでない点。（相違点５）本件発明３が「前記攪拌により前記製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して前記製麹原料への菌糸の破精込みを活発にし」ているのに対して，甲３発明では明らかでない点。
ウ相違点について
(ｱ)相違点１及び２


本件発明３と甲３発明は，いずれも回転ドラムが設置された製麹装置を用いた製麹方法に係る発明であるところ，一般に，回転ドラムが設置された製麹装置を用いた製麹方法において，製麹原料を製麹に適した所定温度に温度制御することは，甲１，４，７及び９にも記載されているように，周知の課題である。また，当該周知の課題に対応して，ア）品温センサを用いて温度制御を行うこと，イ）品温センサを回転ドラム本体の内部に装着すること，ウ）回転ドラム本体内の温度制御を行うこと，エ）回転ドラムが設置された室内の温度制御も併せて行うことは，製麹分野における本件出願時の技術常識にすぎない。したがって，甲３発明において，周知の課題である製麹原料を製麹に適した所定温度に温度制御するために，回転ドラム本体の内部に品温センサを装着し（相違点１），回転ドラムが設置された室内の温度及び回転ドラム本体内の温度を共に製麹開始温度になるように調節すること（相違点２）は，当業者であれば技術常識に基づいて適宜容易になし得ることである。
(ｲ)相違点３
甲４，７及び９に記載された技術常識を考慮すると，ア）麹の成長に伴って品温が上昇すること，イ）品温が低くても高くても麹の成長が阻害されること，ウ）麹の成長を阻害しないために品温を過度に上昇させないように攪拌手入れ，切返作業等の冷却手段がとられることが，製麹分野における本件出願時の技術常識であったといえる。
してみると，甲３発明がジアスターゼを含む麹の成長の促進を目的とした製麹方法の発明であることを念頭において，上記技術常識を熟知した当業者が，甲３の「発芽準備のために停止」させた後に攪拌を開始する旨の記載に接すれば，麹菌の発芽が始まり麹の成長に適した温度であって，かつ，ドラムを回転して麹を冷却しても麹の成長に悪影響を与えない，「ある程度品温が上昇した時点」で攪拌を開始する意味であると，容易に理解できる。
実際に，甲３の分割出願である甲４には，「ドラムは，発芽準備のために１０ないし１２時間の期間停止させてもよい・・・この準備的な停止・・・の後は，ドラムは３０時間ないし４０時間の期間，１分間ないし３分間ごとに１回転の速度で回転させる。」と記載されており，本件明細書に記載された唯一の実施例に記載された「品温の上昇が始まった約１５時間後」（【００３３】）とそれほど異なる時間ではない。したがって，相違点３は，甲３に記載された事項を読んだ当業者であれば，甲４，７及び９に記載された技術常識に基づき，容易に想到し得るものと認められる。
(ｳ)相違点４
上記のとおり，回転ドラムが設置された製麹装置を用いた製麹方法において，製麹原料を製麹に適した所定温度に温度制御することは，甲１，４，７及び９にも記載されているように，周知の課題である。
甲３には，「各空気導管は，ドラムの回転中，静止が保持されるように，適切なフレーム１３に搭載されている。これから理解されるように，ドラムは前記導管に関して自由に回転する。導管の内側の端部は，１４がドラムの回転方向になるように，ドラム中心から放射状に向けられている。これにより，前記導管の開放端が，回転中に降りていくドラムの側面側に向けられる。これらの導管は胴体１５に接続されている。導管の一つは吸引送風機に接続されており，送風機の操作により，通路又は導管から円筒を経てドラムに向かう空気の流れが生み出され，送風機に接続されている導管から出て行く。導管１５には，ドラムを通る空気の流れを調整する適度な室１６が備えられている。これらの導管は，ドラム内に適当な空気の循環状態を生み出せる任意の大きさであればよい。」と記載されており，送風機の操作により，通路又は導管から円筒を経てドラムに向かう空気の流れが生み出され，送風機に接続されている導管から出て行くことが理解できる。そして，ドラムは前記導管に関して自由に回転し，導管の内側の端部１４が回転中においても常に降りていくドラムの側面側に向けられるように設計されており，ドラムの回転中における送風をも意識した工夫が凝らされている。
また，甲３には，「ドラムの回転中，邪魔板２５・・・は，底部の培地の塊を持ち上げ，塊の頂部で崩す作用をし，塊がドラムの底部に重力で動き又は崩れると，胞子形成物の塊の新たな部分は，空気の流れの動きに連続的に向けられることが理解される。これは，塊が空気の流れに連続的に向けられるという強く望まれる最適な結果であることが理解される。」と記載されていることを併せ考慮すると，ドラムの回転中に送風機の操作によりドラム内の一定方向に「空気の流れ」が生み出され，ドラムの回転により製麹原料が持ち上げられドラムの底部に重力で動き又は崩れる時に「空気の流れ」に向けられ，結果として，製麹原料が「空気の流れ」を用いて冷却を行える製麹装置であることが，当業者であれば理解できる。ここで，本件発明３では，「品温センサが前記品温の上昇を感知すると，前記回転ドラム本体内に送風して断続的に冷却を行」うことが記載されているが，甲１，７及び９に記載されているように，製麹原料の品温の上昇をセンサで感知して回転ドラム内に送風して冷却を行うことは製麹分野の本件出願時の技術常識にすぎないから，甲３発明の製麹装置において，製麹原料の品温の上昇をセンサで感知して回転ドラム内に送風して，上述した「空気の流れ」を用いて冷却を行うことは，当業者であれば容易になし得ることである。
したがって，相違点４に係る「品温センサが前記品温の上昇を感知すると，前記回転ドラム本体内に送風して断続的に冷却を行い」，製麹原料が傾斜面から順次落下する時に，回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行うことも，当業者であれば，技術常識に基づいて，適宜容易になし得ることである。
(ｴ)相違点５
上記で述べたように，菌糸の「破精込み」を活発にすることにより，「酵素力価」が高まることは，製麹分野における本件出願時の技術常識であって，アミラーゼ（ジアスターゼ）等の酵素を含む固体麹の製造において「破精込みを活発にし」ようとすることは製麹分野の周知の課題にすぎず，相違点５は，本件発明３において当該周知の課題を記載したものである。
そして，本件発明３における相違点５以外の発明特定事項によって，当該周知の課題が解決されるものと認められる。
したがって，上述した相違点１～４について当業者が容易になし得る以上，相違点５についても，結果として当業者が容易になし得ることである。
(ｵ)本件発明３の作用効果


甲３には，甲３発明の作用効果について，「以前より，十分な成長のために静置は必須と考えられていた。これは，培地の動きにより，表面に混合された胞子が移動してしまうと考えられていたためである。しかしながら，私は，ある程度の量の動きは許容できるだけでなく，非常に有利であることを発見した。これは，ある程度の量の動きは，成長を妨げないだけでなく，実際には成長を促進させ，しかも操作の無駄を大いに省けるからである。私はまた，動きのある製造では，菌糸の成長は異なっており，糸状体は短く厚くなり（糸状体は短く密になり），多くの枝が非常に増加し，これにより，もやし胞子の頭を生じさせる多くの端を成長させることを発見した。」，「私の発明は，塊が連続的に攪拌されるように装置を構成し，これにより，塊の粒子は，空気に接近させるために，連続的に表面に導かれる。しかしながら，この攪拌は，塊における菌糸の糸状体の形質を変えることはあっても，菌の成長を実質的に妨げるような激しさはない。」及び「この準備的な停止，・・・の後は，ドラムは３０時間ないし４０時間の期間，１分間ないし３分間ごとに１回転の速度で回転させる。この期間は，通常，ジアスターゼ形成物，すなわち本事例である麹の発芽を完結させるに十分である。」と記載されており，甲３発明により，静置した従来法よりも菌糸の成長が促進された，ジアスターゼを含む麹が製造できることが確認できる。
こうした甲３に記載された作用効果と比べて，本件発明３において格別に顕著な効果が奏されるものとも認められない。
第３原告の主張
１取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り）
審決が認定した一致点のうち，製麹原料の撹拌についての「傾斜面からの落下」及び「傾斜面から順次落下する時に」は，甲３からは認定できない。したがって，一致点は次のとおりに認定すべきであるとともに，審決が認定した相違点に加えて次の相違点６を認定すべきである。
（一致点）少なくとも製麹工程において，回転ドラムが用いられ，撒水又は浸漬，蒸煮，放冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種することにより固体麹を製造する方法において，前記回転ドラムは，駆動装置により回転される回転ドラム本体を少なくとも備え，種麹の接種後，製麹原料を常に攪拌し，製麹原料の攪拌が，回転ドラム本体の回転により生じる原料層の落下により行われ，前記回転ドラム本体の回転速度は，１回転／６０～９０秒に設定されていると共に，回転ドラム本体内で前記製麹原料が落下する時に，前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われ，製麹を完了することを特徴とする固体麹の製造方法。
（相違点６）本件発明３は，「前記製麹原料の攪拌が，前記回転ドラム本体の回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われ」，「温度及び湿度が任意に調整された前記回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾斜面から順次落下する時に，前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われ」るのに対し，甲３発明は，ドラムの回転中に温度及び湿度の調整が行われているかは不明であり，原料層の傾斜面からの落下による攪拌，及び製麹原料が傾斜面から順次落下する時に熱交換が行われているかも不明である点。
２取消事由２（容易想到性の判断の誤り）
(1)相違点２に関する判断の誤り
ア製麹原料の品温が上昇した後，常に又は少なくとも１～１０分間隔で間欠的にドラムを１回転／３０～９０秒で回転させることとした場合，室内温度が調節されていなければ（室温が低いと），製麹中にドラム内の温度が下がり，結露が生じ，製麹原料に塊が生じるという課題が生じる。本件発明３は，酵素力価の高い麹が得られる製麹方法を提供するという目的を達成するために上記回転を採用し，それにより新たに生じた課題を回避すべく，回転ドラムが設置された室内の温度及び回転ドラム本体内の温度を，「共に」製麹開始温度となるように調節することとしたものである。
イ他方，甲３には，回転ドラムが設置された室内の温度と回転ドラム内の温度を，「共に」製麹開始温度となるように調節することについて，記載も示唆もない。
ウ他の副引用例にも，回転ドラムが設置された室内の温度と回転ドラム内の温度を，「共に」製麹開始温度となるように調節することの開示はない。(ｱ)甲１の製麹方法は，緩慢な回転速度を採用しており，酵素活性はあまり高くなかったと結論付けられているので，本件発明３の上述の課題は存在しない。(ｲ)甲５において，最初の１時間の間，１０分間ごとに１分間回転させるのは，種麹と原料との均一な混合撹拌を目的したものであり，その後，３時間ごとに１分間回転させるのは，原料の塊をほぐす手入れを目的としたものであって，甲５には，本件発明３のように，破精込みを活発にして酵素力価の高い麹を得るという目的のために回転させた場合に生じる上述の課題は存在しない。(ｳ)甲７の製法は，麹品温が上昇するまで保温箱をかぶせるだけであり，ドラムを空調された室内に設置することの開示はない。エ以上のとおり，審決の相違点２に関する判断には誤りがある。
(2)相違点３に関する判断の誤り
ア本件発明３において，撹拌開示条件を「品温上昇後」とした理由は，品温がまだ上昇していない段階で撹拌を開始すると，目的に反して菌糸の育成を阻害してしまうこと，及び，製麹原料の種類や量に依存せずに撹拌を開始すべきタイミングを把握できることにある。
イ甲３の「ドラムは，発芽準備のために停止させてもよい」の「発芽準備」の期間とは，アスペルギルス・オリゼ胞子が未だ発芽しておらず，発芽の準備をしている段階を指すが，そのような段階の麹菌によって製麹原料の品温が上昇し始めることは，生物学的にあり得ない。したがって，甲３でドラムを停止させてもよいとされる「発芽準備」の期間は，本件発明３の撹拌停止期間よりも明らかに短い。また，甲３には，製麹原料の品温を監視することによって撹拌開始のタイミングを決定するという本件発明３の技術的思想は開示されていない。さらに，本件発明３によれば，発芽直後に撹拌を開始することを確実に回避できるのに対して，甲３の「発芽準備」の期間停止させておく方法では，発芽した途端に撹拌を開始することになり，破精込みを活発にするという本件発明３の有利な効果は得られない。
ウ審決は，甲４の「ドラムは，発芽準備のために１０ないし１２時間の期間停止させてもよい」の記載と，本件実施例の「品温の上昇が始まった約１５時間後」をそれほど異なる時間ではないと判断した。


しかしながら，甲３及び４では，製麹原料が小麦ふすまであって，本件実施例の白米とは異なるから，甲４の記載と本件実施例の記載の意味するところは異なる。審決の上記判断には，製麹原料の際を考慮せずに，単に数字が近似していることだけを理由に甲３の記載を読み替えた点において，誤りがある。エ審決は，ア）麹の成長に伴って品温が上昇すること，イ）品温が低くても高くても麹の成長が阻害されること，ウ）麹の成長を阻害しないために品温を過度に上昇させないように攪拌手入れ，切返作業等の冷却手段がとられることは，技術常識であると判断したが，そのような技術常識と，甲３発明の「発芽準備のために停止させてもよい」という部分をある程度品温が上昇した時点で撹拌を開始する意味に読み替えることができることとが，どのような論理的関係にあるのか不明である。品温管理という抽象的なレベルの技術常識が共通しているからといって，甲３発明を「品温上昇後」の撹拌開始とすることにはつながらない。オ以上のとおり，審決の相違点３に関する判断には誤りがある。(3)相違点４に関する判断の誤り
ア甲３に記載された「導管１２」からの循環空気による冷却は，種麹を接種した後，ドラムを回転させている間に行う送風ではなく，種麹を接種する前の殺菌工程で使用されるものにすぎない。
イ甲３の分割出願に係る明細書である甲４にも，その他の副引用例にも，品温センサが品温の上昇を感知するとドラム内に送風して元の品温に戻し，再び上昇を感知すると送風することを繰り返すという断続的な送風による冷却については，開示がない。
ウ本件発明３の「送風」とは，品温センサと連動させてドラムに接続された送風管から断続的に行う送風のことであり，甲３に記載された，ドラムを回転させることによって，製麹原料がドラムの頂部から落下する動作が繰り返されるために，製麹原料が空気の流れに連続的に向けられることとは，本質的に異なる。審決の判断は，これらを混同したか，あるいは，相違点４に係る構成がいずれの引用例にも記載がないことを承知のうえで強弁したものである。
(4)相違点５に関する判断の誤り
ア相違点５に係る本件発明３の構成は，本件発明３の作用を明示しており，「製麹原料表面や空中での菌糸の過度の生育を抑制」できないような従来技術や，「製麹原料への菌糸の破精込みを活発に」できないような従来技術と，明確に区別されるものである。
イ甲３は，大きな床空間を必要とせずに培地の厚さを増す目的で撹拌するものであり，菌糸の成長に関して「多くの枝が非常に増加し，これにより，もやし胞子の頭を生じさせる多くの端を成長させることを発見した。」との記載は，糸状体が原料外空中に向けて茂り，密になっている状態，すなわち，本件発明３が回避している「製麹原料表面や空中での菌糸の過度の生育」のことを指し，製麹原料内部に向けて菌糸が伸びるものではないから，本件発明３が活発化させる「破精込み」とは異なる。なお，「thefilamentsbeing   shorterandthicker」という記述における「thicker」は，糸状体の枝の数が増えて茂っていること，すなわち，密になっていることを述べていると考えるのが，後続の文章「thenumberof   branchesbeinggreatlyincreased,thereby   increasingthenumber   ofendsfor   headingoutinmoyashispores.」（訳：多くの枝が非常に増加し、これによりもやし胞子の頭を生じさせる多くの端を成長させることを発見した。）との整合性の点で正しい。甲３では，撹拌による曝気で，原料外空中への菌糸の成長が旺盛になり，菌糸が密になって多くの枝から胞子柄が伸びかかっていることがうかがえるが，ドラムの回転中に製麹原料が塊になっていることから，多湿状態にあり，麹は塗り破精型であることが強く疑われる。
ウ審決は，相違点５に関して，甲３発明で破精込みが活発になっているのか否かの判断を回避し，結論を導いた点で誤りがある。(5)相違点６について（相違点４の容易想到性判断部分と共通する。）ア本件発明３は，「回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾斜面から順次落下する時に，前記回転ドラム本体内の空気に触れること」により熱交換が行われるもので，傾斜面全体において製麹原料が粒状で落下し，熱交換が広く均一に行われる。また，回転ドラムが設置された室内の温度と回転ドラム本体内の温度差をなくしており，蒸発潜熱のみによって熱交換を行う構成を採用している。イそれに対して，甲３発明は，「底部の培地の塊を持ち上げ，塊の頂部で崩す作用をし，塊がドラムの底部に重力で動き又は崩れると，胞子形成物の塊の新たな部分は，空気の流れの動きに連続的に向けられる」もので，熱交換面積は狭く，熱交換が不均一である。そして，製麹原料は塊として落下するため，本件発明３とは，水分蒸発量が大きく異なる。また，甲３には，ドラムを設置した部屋の温度調整について記載がないから，蒸発潜熱のみならず，ドラム内外の熱伝導による熱交換も行われていると推測される。甲３の図２には，約７０度まで傾斜した状態においても，原料層の傾斜面から製麹原料が順次落下する場面は示されていない。ウ以上のとおり，相違点６に係る構成は，甲３に開示されておらず，副引用例と組み合わせても容易に想到できるものではない。
(6)本件発明３の効果について
ア甲３を出願した高峰譲吉博士の製麹方法は，期待するほどの成果は得られなかったとされ（甲３２），Ａ博士などに引き継がれ堆積培養へと進展したものであって，甲３発明の効果は疑わしい。甲３発明において，製麹原料が連続的に撹拌されても菌の成長が阻害されないのは，小麦ふすまという小さな粒子からなる粉状の製麹原料を用いているから，撹拌されても気中に延びた菌糸が切断されないからである。
イそれに対して，本件発明３は，白米の場合，製麹中に撹拌を行うと菌糸が切断されて製麹不能になるという従来の技術常識を打ち破り，回転ドラムが設置された室内の温度と回転ドラム内の温度差をなくして蒸発潜熱により熱交換を行うことで水分除去を促し，原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制し，破精込みを活発にして，酵素力価の高い麹製品を提供できるという効果をもたらすものであり，甲３発明と比較して格別顕著な効果を有する。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
製麹原料の撹拌についての「傾斜面からの落下」及び「傾斜面から順次落下する時に」に関する構成は甲３に記載されているから，審決の一致点・相違点の認定に誤りはない。
２取消事由２に対し
(1)相違点２に関する判断の誤りに対して


次のとおり，審決の相違点２に関する判断に誤りはない。ア原告は，相違点２に係る本件発明の構成は，室温が調整されていなければドラム内に結露が生じ，製麹原料に塊が生じるという課題を解決するためのものである旨主張するが，本件明細書にはそのような課題について記載がない。したがって，本件明細書から相違点２に係る構成の技術的意義を見出すことはできない。イ回転ドラム内のみならず，それが設置された室内の温度制御をも併せて行うことは，製麹分野における技術常識である（甲１，５）。温度制御の直接的な対象である回転ドラム本体内の温度が，回転ドラムが設置された室内の温度により影響されないように，両温度を共に製麹開始温度となるように調節することは，合理的であって，当業者が適宜行う設計事項にすぎない。
(2)相違点３に関する判断の誤りに対して
次のとおり，審決の相違点３に関する判断に誤りはない。ア原告は，品温上昇を監視することによる利点を主張するが，本件発明３において品温上昇を監視することは限定されていない。「品温上昇後」に撹拌するとは，品温上昇を監視して撹拌することだけでなく，品温上昇が確実な経過時間後に撹拌することも含む。したがって，品温上昇を監視することは進歩性を肯定するための特徴点にはなり得ない。
イ米や小麦ふすまを製麹原料とした場合，製麹開始から１５～１６時間で発熱がますます盛んになる状態又はそれに近い状態になり，それ以前の１２～１６時間経過前において温度上昇するというのが，技術常識である（甲４９，乙１～３）。これによれば，甲３の分割出願明細書である甲４に記載された「発芽準備」期間である「１０ないし１２時間」は，既に温度が上昇している期間と考えるのが，合理的かつ自然である。
原告は，甲３の「発芽準備」の期間は未だ発芽していない状態である旨主張するが，甲３や甲４に「発芽準備」の定義はない。むしろ，実際の製麹中は，２０時間以後にやっと破精が見られる（甲４９）のだから，発芽開始後を含む期間を「発芽準備」の期間と位置付けても不自然ではない。
(3)相違点４に関する判断の誤りに対して
次のとおり，審決の相違点４の判断に対する原告の主張は失当である。ア原告は，甲３の「導管１２」からの循環空気による冷却は，種麹を接種する前の殺菌工程で使用されるものにすぎない旨主張する。しかしながら，甲３には，ドラムの回転中に送風機より空気の流れが生み出されることが記載され，ドラムの回転により持ち上げられて落下する製麹原料が空気の流れに向けられることが理解できるから，原告の主張は当たらない。
イ原告は，甲３の分割出願の明細書である甲４やその他の副引用例にも，品温に応じた断続的な送風による冷却について開示がない旨主張する。しかしながら，甲４には，「準備的な冷却」後にドラムが回転している間，「胴体を経てドラムを通過する空気の流れの調節」が行われることが記載されているから，断続的な送風による冷却が記載されているといえる。また，本件明細書には，「品温の上昇を感知」すると送風が開始されることの技術的意義について記載はなく，副引用例における，品温が設定温度に達すると送風が開始されることと，格別な差異があるとは認められない。
(4)相違点５に関する判断の誤りに対して
次のとおり，審決の相違点５に関する判断に誤りはない。ア本件発明３の「前記攪拌により前記製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して前記製麹原料への菌糸の破精込みを活発にし」は，培地をある程度動かすことによって，菌糸の成長を促進するという周知の課題を記載したものにすぎない。
イ原告は，甲３の「thick」を「厚く」ではなく「密になる」と訳すべき旨主張するが，根拠が欠けている。また，甲３では，「塊（lumps）」は原料の一部で形成された固まり，「塊（mass）」は原料全体又はその一部という意味で使い分けられているから，本件発明３と甲３発明とでドラム回転中の製麹原料の動きに差はなく，甲３発明の製品が塗り破精型であるということはできない。
(5)相違点６について
ア甲３において，塊（mass）は原料全体又はその一部を意味することと，図２において，ドラムが回転し，塊が傾斜している場面が示されていることを考慮すれば，甲３発明においても，ドラム内で塊（原料の一部）が傾斜面から順次落下するときに，空気の流れの動きに連続的に向けられて，本件発明３と同様の熱交換が行われる。効果の点でも差異はない。
イ原告は，本件発明３は蒸発潜熱のみによって熱交換を行う点に特徴を有するのに対して，甲３では蒸発潜熱のみならず，ドラム内外の温度差に起因する熱伝導による熱交換も行われている旨主張する。しかしながら，本件明細書にも甲３にもそのような事項は記載されていない。
(6)本件発明３の効果について
甲３２に記載された，期待した成果が得られなかった製麹方法が，甲３によるものであるか不明であるし，甲３２には，試験設備，試験条件及び試験結果が記載されていないから，甲３において一律十分な効果が生じないということもできない。本件明細書には，「破精込みが活発になる」のは，「接種後の製麹原料の撹拌を従来のように長時間静置することなく行」うからであるとの記載しかなく，室内の温度と回転ドラム内の温度をなくして蒸発潜熱によって熱交換をして水分除去を促し，破精込みを活発にするという記載はない。また，小麦ふすまのような粉状の麹の場合，撹拌しても，空気中に伸びた菌糸は切断されずに旺盛に生育するという推測には，根拠はないし，破精込みの活発化という効果との関係も不明である。
第５当裁判所の判断
１取消事由１について
(1)本件発明３について
ア本件明細書（甲３３，４４）には，次のとおりの記載がある。
【技術分野】
【０００１】
この発明は，発酵，製薬，生化学工業等に用いられる固体麹の製造方法に関する。
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上述のように，従来は，製麹中に菌糸を切ることは麹菌の生育を弱めることになるので，数回行う手入れ作業以外は，製麹原料を静置して製麹を行なければならないとされていたものであった。しかし，本出願人は，接種後の製麹原料を従来のように長時間静置することなく行えば，製麹原料表面や空中での菌糸の過度の生育が抑制される反面，製麹原料への菌糸の破精込みが活発になることに思い至ったのである。
【００１１】
而して，本発明は，複雑な装置を用いたり製麹原料の改質を行ったりすることなく製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して製麹原料への菌糸の破精込みを活発にし，酵素力価の高い製麹方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】


上記目的を達成するために，本発明に係る固体麹の製造方法は，撒水又は浸漬，蒸煮，放冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種することにより固体麹を製造する方法において，種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置し，製麹原料の品温上昇後に製麹原料を常にあるいは少なくとも５～１０分間隔で間欠的に攪拌し，製麹を完了する構成を採用する。
【００１３】
前記製麹原料の攪拌の方式として，回転ドラム方式，コンベア落下方式，製麹棚原料攪拌方式，回転円盤内攪拌方式が採用される。ここにいう「攪拌」とは，製麹原料の固体を隣あう固体と分離させたり，他の固体と接触させたりすることを繰り返す動作を意味するものとして用いることとする。
【００１４】
前記製麹原料の攪拌が回転ドラム方式によるものである場合，攪拌は，ドラムの回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われる。そして，温度及び湿度が任意に調整されたドラム内で製麹原料が落下する時に，熱交換が行われ，適切な製麹温度が維持されることになる。
【発明の効果】
【００１８】
本発明は，種麹の接種後，製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置し，製麹原料の品温上昇後に製麹原料を常にあるいは少なくとも１～１０分間隔で間欠的に攪拌し，製麹を完了する構成を採用しているので，製麹原料を満遍なく製麹室の空気に触れさせ，麹菌の生育に好適な条件を与えることができ，人力による手入れあるいは手入れ機による手入れや，手入れ後のいわゆる盛りを不要とし，製造コストを低減できる。
【００１９】
しかも，製麹原料表面や原料外空中での菌糸の過度な絡み合いが抑制され，ひいては製麹原料中の菌糸の生育が活発になり，酵素力価の高い固体麹を得ることができる。
【００２０】
また，攪拌の速度を，任意に設定できるので，麹菌の種類あるいは製麹原料に応じた最適の麹菌生育環境が作りやすい。
【実施例】
【００３２】
本実施例では，上記回転ドラム（Ｄ）を用いて，白米１００ｋｇを製麹原料として製麹を行った。
【００３３】
回転ドラム（Ｄ）が設置された製麹室の室内温度，回転ドラム本体内温度のいずれをも摂氏３５度に設定して製麹を開始し，品温の上昇が始まった約１５時間後に，回転ドラム本体（１）を６０秒に一回転の割合で回転させ，約２５時間回転を続け製麹を完了した。その間，品温設定を摂氏３７度とし，品温センサ（４）が品温の上昇を感知すると，送風バルブ（６）を開いて断続的に冷却を行った。
【００３４】
上記製麹完了後，国税庁所定分析法（平成３年改正法）に基づいて，グルコアミラーゼ活性，α－アミラーゼ活性，酸性プロテアーゼ活性及び酸性カルボキシペプチダーゼ活性を求めたところ，いずれも従来の固体麹に較べて優れた値が得られた。
【００３５】
本実施例による，吟醸麹としての固体麹の
グルコアミラーゼ活性は，２８０単位／ｇこうじ
α－アミラーゼ活性は，９５０単位／ｇこうじ
酸性プロテアーゼ活性は，３１５８単位／ｇこうじ酸性カルボキシペプチダーゼ活性は，６０５３単位／ｇこうじ，であり，いずれの活性も従来方式による固麹よりも優れたものであった。
【００３６】
すなわち，従来の一般的な静置方式により製造された固体麹の
グルコアミラーゼ活性は，２０２単位／ｇこうじ
α－アミラーゼ活性は，７４３単位／ｇこうじ
酸性プロテアーゼ活性は，２６２５単位／ｇこうじ酸性カルボキシペプチダーゼ活性は，３４３０単位／ｇこうじ，であった。
【００３７】
また，本実施例による，清酒麹としての固体麹の
グルコアミラーゼ活性は，３０５単位／ｇこうじ
α－アミラーゼ活性は，１２５１単位／ｇこうじ
酸性プロテアーゼ活性は，３２３３単位／ｇこうじ酸性カルボキシペプチダーゼ活性は，６１２８単位／ｇこうじで，あり，いずれの活性も従来方式による固体麹よりも酵素力価の優れたものであった。
【００３８】
すなわち，従来の一般的な静置方式により製造された清酒麹としての固体麹の
グルコアミラーゼ活性は，２１５単位／ｇこうじ
α－アミラーゼ活性は，９７５単位／ｇこうじ
酸性プロテアーゼ活性は，２７５３単位／ｇこうじ酸性カルボキシペプチダーゼ活性は，４４７１単位／ｇこうじであった。
【００３９】
また，一般細菌数の比較において，本実施例においては，吟醸麹としての固体麹及び清酒麹としての固体麹のいずれにおいても一般細菌数が，１００ＣＦＵ／ｇ以下であるのに対して，従来方式において１０００００ＣＦＵ／ｇ以上であり，本発明の製造方法は，雑菌の少ない清潔な固体麹を製造することができるものであることもわかった。
【図１】                        【図２】イこのように，本件発明３は，製麹原料の品温が上昇した後に製麹原料を間欠的に撹拌することで，製麹原料表面や空中での菌糸の過度の生育を抑制し，製麹原料内部への菌糸の破精込みを活発にすること，すなわち，破精込みの種類として塗り破精ではなく突き破精とすることを目的とし，それに適合した回転ドラムの回転速度，回転ドラム本体内の温度調整や湿度調整を行い，製麹原料は，傾斜面を順次落下するときに，回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われるものである。
(2)引用発明の認定
ア甲３の２には，次のとおりの記載がある。
「私の発明は，麹及びもやしの製造工程を行う装置である。・・・麹ともやしの製造においては，アスペルギルス・オリゼ胞子は，水とともに湿らせた小麦ふすまのような培地と混合されている。