平成２６年１０月３０日判決言渡
平成２５年   損害賠償請求控訴事件
口頭弁論終結日平成２６年９月１１日
判                決
控訴人         雪印メ   グミル   ク株式   会社訴訟代理人弁護士        大      野    聖    二同                            清      水        亘同                            小      林    英    了
被控訴人         株式会   社明治
被控訴人         明治ホールディングス株式会社上記両名訴訟代理人弁護士    飯      田    秀    郷同                            栗      宇    一    樹同                            大      友    良    浩同                            隈      部    泰    正同                            和      氣    満美    子同                            森      山    航    洋同                            奥      津    啓    太同                            清      水    紘    武同                            広      津    佳    子同                            杉      本    博    哉
主               文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して１億円及びこれに対する平成２４年１２月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
仮執行宣言
２被控訴人ら
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法」とする特許権（特許第３７４８２６６号（以下「本件特許」という。））を有する控訴人が，被控訴人株式会社明治（以下「被控訴人明治」という。）による原判決別紙「被告製品目録」記載のカマンベールチーズ製品（明治北海道十勝カマンベールチーズブラックペッパー入り切れてるタイプ。以下「被控訴人製品」という。）の製造販売等は本件特許権の侵害に当たり，かかる侵害行為を被控訴人明治ホールディングス株式会社（以下「被控訴人明治ホールディングス」という。）が教唆ないし幇助しているとして，被控訴人らに対し，不法行為に基づく損害賠償（一部請求）として１億円及びこれに対する不法行為後の日（訴状送達の日）である平成２４年１２月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は，被控訴人製品及びその製造方法（以下「被控訴人製品等」という。）は，本件特許の請求項１及び２記載の各発明の技術的範囲に属しないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は，これを不服として控訴した。
２前提事実，争点及びこれに関する当事者の主張は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１及び２記載のとおりであるから，これを引用する。
原判決３頁９行目，同頁１１行目及び同頁１４行目の各「本件特許権」をいずれも「本件特許」と改める。
原判決４頁２２行目末尾に，改行の上，次のとおり加え，同頁２３行目の
被控訴人製品等の構成
被控訴人製品等は，以下のとおりの構成を有する。
ア被控訴人製品
略円板状に成型され，表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードにつき，●●●●●●●●●●●●●●●●の段階でチーズカードを上下に二分割し，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●各個片を，●●●●●●●●●●●●●アルミ箔により個別に密着包装して切断面にカビを生育させない状態にした後，カップ（プラスチック容器）に
収納し，
前記カップに収納した各個片を●●●●●●●●●●させ，後日前記カップの上面をプラスチックフィルムでシール密封するが，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
その後，前記密封したカップごと６個の個片を加熱殺菌すること
により得られる，
外縁部及び６ポーションカットの切断面からのチーズの漏れのない，各個片の表面のうち上面，底面及び外縁部を構成する面は白カビで覆われるものの，６ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出している，前記各工程を経て得られる個片からなるカマンベールチーズ製品。」
イ被控訴人製品の製造方法
略円板状に成型され，表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードにつき，●●●●●●●●●●●●●●●●の段階でチーズカードを上下に二分割し，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●し，各個片を，●●●●●●●●●●●●●アルミ箔により個別に密着包装して切断面にカビを生育させない状態にした後，カップ（プラスチック容器）に
収納し，
前記カップに収納した各個片を●●●●●●●●●●させ，後日前記カップの上面をプラスチックフィルムでシール密封するが，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●


その後，前記密封したカップごと６個の個片を加熱殺菌すること
を特徴とする，
外縁部及び６ポーションカットの切断面からのチーズの漏れのない，各個片の表面のうち上面，底面及び外縁部を構成する面は白カビで覆われるものの，６ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出している，前記各工程を経て得られる個片からなるカマンベールチーズ製品の製造方法。」
原判決５頁１６行目冒頭から同頁１８行目の「争いがない。），」までを，「本件の争点は，（①構成要件Ａ１及びＤ１の充足性，②構成要件Ａ２及びＤ２の充足性，③構成要件Ｃ及びＦの充足性）害の成否，」と改める。
原判決５頁２０行目冒頭から１２頁２５行目末尾までを次のとおり改める。
「   文言侵害の成否
ア構成要件Ａ１及びＤ１の充足性
（控訴人の主張）
クレーム解釈について
構成要件Ａ１及びＤ１のうち，「成型され」とは，ある程度固まった状態のチーズカードであれば足りる。また，「表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさ」むのは●●●●●●●であり，このことは本件明細書の記載から明らかである。チーズカードの表面にカビが育成した状態で香辛料を挟んでいればよく，その時点における白カビの育成状況がいかなるものであるかは，構成要件充足性とは無関係である。さらに，「均一」とは質や量がどれも一様であることを意味するから，「香辛料を均一にはさみ」については香辛料が一様になるようにチーズカードの間に挟まれていればよく，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●
構成要件Ａ１及びＤ１の充足性
被控訴人製品等は，本件各発明との対比において，以下のとおりの構成を有しており，その構成ａ１及ｄ１は，本件各発明の構成要件Ａ１及びＤ１を充足する。
〔被控訴人製品〕
ａ１略円板状に成型され，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ａ２●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ｂその後，殺菌加熱処理を行うことにより得られる，ｃ外縁部を構成する面からのチーズの漏れがない，白カビに覆われたカマンベールチーズ製品。
〔被控訴人製品の製造方法〕
ｄ１略円板状に成型され，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ｄ２●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ｅその後，殺菌加熱処理を行うことを特徴とする，ｆ外縁部を構成する面からのチーズの漏れがない，白カビに覆われたカマンベールチーズ製品の製造方法。
（被控訴人らの主張）
クレーム解釈について
構成要件Ａ１及びＤ１の「成型」が，完成したチーズ製品の形状に成型することを意味していることは明らかである。また，上記各構成要件のうち，「表面にカビが生育するまで発酵させた」とは●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を，香辛料を「均一」に挟むとは●●●●●●●●●●●●●●●●●ことを意味している。
構成要件Ａ１及びＤ１の非充足
被控訴人製品は，略円板状のチーズカードを６ポーションカットして完成した個片からなるものであるところ，その製造過程の当初は，チーズカードを略円板状に成型している。また，被控訴人製品等では，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
したがって，被控訴人製品等は，構成要件Ａ１及びＤ１を充足しない。
イ構成要件Ａ２及びＤ２の充足性   について
（控訴人の主張）
「結着部分」の意義について
ａ本件各発明における「結着部分」とは，外縁部（チーズカードの成型当初の形状（通常は円筒形状）における外周側面部分をいう。チーズカードの形状がその後の切断加工により変わった場合も，上記外周側面部分を指す。）を意味する。その理由は以下のとおりである。
本件各発明の構成要件において，「結着部分」という用語は，構成要件Ａ２及びＤ２だけではなく，構成要件Ｃ及びＦに，「結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品（の製造方法）。」と記載されて使用されている。構成要件Ｃ及びＦにおける「結着部分」は，チーズの漏れの有無を問題としているところ，チーズの漏れの有無が問題となるのはチーズ製品の外縁部のみであり，また，チーズカードの接合面全体においてチーズが漏れるということは起こり得ない。したがって，構成要件Ｃ及びＦの「結着部分」がカマンベールチーズ製品の「外縁部」を一義的に意味していることは明らかである。構成要件Ａ２及びＤ２の「結着部分」も，構成要件Ｃ及びＦの「結着部分」と同一の用語を使用している以上，これと統一的に解釈されるべきである。しかも，構成要件Ａ２及びＤ２においても，「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ」と記載されており，「結着部分」が結着の程度を評価する箇所を問題としていることは，構成要件の文言上明らかである。
また，本件明細書においても，「これらのチーズについて，結着部分からのチーズの洩れ及び結着状態の評価を行った。結着状態としては，結着部分から引っ張った時に，結着部分がはがれない状態を良好とし，結着部分から簡単にはがれてしまう状態を不良とした」（【０００８】）と記載されているとおり，「結着」の程度は，チーズの漏れと同一の箇所で評価されており，外縁部を基準に判断していることが明らかである。


ｂ被控訴人らは，「結着部分」が控訴人の主張のように限定されると解釈すべき論拠は，特許請求の範囲の記載には存在しないとして，本件各発明における「結着部分」は，上下のチーズカードの接合面全体を意味すると主張する（後記被控訴人らの。しかし，本件明細書には，内部を軟化させる熟成により上下のチーズカードを一体化させることが本件各発明の特徴であることを示す記載はない。そもそも，上下のチーズカードの内部が結着するかどうかは，内部に包含される香辛料の量にも依存するところ（香辛料の量が多い場合，チーズカードの内部が軟化したとしても，上下のチーズカードは結着することはない。），本件明細書には，内部に包含される香辛料の量に関する記載はなく，香辛料の量にかかわらず上下のチーズカードが結着することが記載されているのであるから，そこで結着の状態を問題としているのは，チーズカード内部ではなく，チーズカード表面すなわち外縁部であることは明らかである。
また，本件各発明における「結着部分」が，結着に寄与する白カビが生育している部分，すなわち外縁部を意味することは明らかであり，外縁部に白カビの表皮が形成されることにより，香辛料を挟んだ後であってもチーズカード同士が結着され，チーズの結着が強固で，型くずれや食品の漏れのない白カビチーズ製品を製造するという本件各発明の目的が達成される。すなわち，本件各発明は，チーズの外縁部において生育した白カビのマットによってチーズカード同士が結着されることを特徴とする発明であり，そのために，本件各発明の構成要件Ａ２及びＤ２において，「前記チーズカードを結着するように熟成させて，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ，」と規定しているのである。本件明細書においても，熟成時における白カビの作用によってチーズが結着されることが明記されており（【０００８】，【０００９】），このことは，カマンベールチーズにおいて，チーズ表面に生育したカビの作用により厚さ数㎜のフェルト状の外皮が構成されて強固に結着されるという古くからの技術常識や，本件特許に係る審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２１年（行ケ）第１０３５３号。以下「本件審決取消訴訟」という。）の判決（甲１９）において，「写真からは，結着面の外周側面をカビのマットが覆っている状態を確認することも，結着面の外周側面が「分離せずに一体となった状態」となっていることも認めることはできない。」及び「加熱によりチーズの中身が溶融しても結着部分から漏れないようにするためには，加熱しない場合に比べて，チーズの表皮をカビのマットがより強固に覆っていることが必要と考えられるところ」と判示されていることからも裏付けられる。したがって，被控訴人らの上記主張は失当である。
ｃ被控訴人らは，本件特許に係る無効審判（無効２００７－８０００２７号。以下「本件無効審判」という。）及び本件審決取消訴訟における控訴人提出書面の主張に照らして，本件各発明における「結着部分」は，上下のチーズカードの接合面全体を意味することが明らかであると主張する（後記被控訴人らの主。しかし，以下のとおり，被控訴人らの主張は理由がない。
(a)本件無効審判の平成２０年１０月１６日付け答弁書（乙１６・４頁）における主張について
上記答弁書は，本件無効審判において，訂正請求書（乙１５。以下，同請求書による訂正を「訂正請求２」という。）とともに控訴人が提出したものである。
訂正請求２は，控訴人が先に提出した平成２０年３月１４日付けの訂正審判請求書（甲２２。以下，同請求書による訂正を「訂正請求１」という。）の記載を前提として，これに整合させるために提出したものであるところ，訂正請求１は，訂正請求２により取り下げられたものとみなされ（特許法１３４条の２第６項），訂正請求１を前提とした訂正請求２は認められず，本件無効審判においては，訂正前の特許請求の範囲に基づき審理がなされたものである。
これに対し，上記答弁書（乙１６）における主張は，訂正後の特許請求の範囲に基づくものであるので，本件無効審判における審理の対象とは無関係である。したがって，上記答弁書を根拠とする被控訴人らの主張は，本件各発明における「結着部分」の解釈に当たり参酌されるべきものではない。また，上記答弁書における控訴人の主張は，「結着部分」が外縁部を意味することを前提としたものである。すなわち，従来技術のように，サイズが大きいトリュフをチーズカードに挟んだ場合は，チーズカードの外縁部における間隔が広がってしまい，その結果として外縁部における結着の程度が弱くなってしまうことから，訂正後の発明では，サイズの小さな香辛料をチーズカードの間に挟むことにより，外縁部におけるチーズカードの接触部分が増え，熟成により外縁部における結着が強くなり，その結果，結着部分で引っ張っても剥がれることがないというものである。
したがって，いずれにしても，上記答弁書を根拠とする被控訴人らの主張は失当である。
(b)本件無効審判の平成１９年９月１４日付け上申書（乙１８・３頁）における主張について
控訴人は，被控訴人らが指摘する上記上申書において，特許明細書の記載を斟酌して「結着」の文言を解釈すべきである旨を主張したが，審決は，「結着」の文言を解釈するに当たり，特許明細書の記載を斟酌することはできないとして，控訴人の主張を排斥した。また，審決では，仮に特許明細書の記載を斟酌した場合についての判断も示されているが（乙１４・９～１０頁），「結着」される部分がチーズ内部の接合部であることを示す記載は見当たらない。
したがって，上記上申書を根拠とする被控訴人らの主張は，本件各発明における「結着部分」の解釈に当たり，何らの意味を有するものではない。
(c)平成２２年１月１４日付け準備書面における主張（乙１９・１３頁）について
上記準備書面の被控訴人らが指摘する部分では，「・・・結着部分である外周側面，及び結着面が一体化・・・」と記載されているように，控訴人は，結着部分である外周側面と，結着面とを明確に区別しており，同記載はむしろ，本件各発明の「結着部分」が外縁部を意味するという控訴人の主張と整合するものである。
したがって，上記準備書面を根拠とする被控訴人らの主張は失当である。
構成要件Ａ２及びＤ２の充足性
被控訴人製品等の構成ａ２及びｄ２は，本件各発明の構成要件Ａ２及びＤ２を充足する。
（被控訴人らの主張）
「結着部分」の意義について


ａ本件各発明は，内部を軟化させる熟成により，別体であった上下のチーズカードが結着・一体化するとともにチーズカード表面の熟成により，結着・一体化が行われるものであり，これらの熟成を利用してチーズカードを結着・一体化させることに本質がある。この結着・一体化がチーズカードの表面のカビのさらなる育成によるカビマットの形成による結着（チーズカード表面の熟成による結着）に限定されると解釈すべき論拠は，特許請求の範囲の記載には存在しない。
したがって，本件各発明における「結着部分」は，別体であった上下のチーズカードが熟成によって結着・一体化する箇所，すなわち，上下のチーズカードの接合面全体を意味する。ｂ控訴人は，本件無効審判及び本件審決取消訴訟において，次のとおり主張しており，これらの主張に照らしても，本件各発明における「結着部分」は，上下のチーズカードの接合面全体を意味することが明らかである。
(a)控訴人は，本件無効審判における平成２０年１０月１６日付け答弁書（乙１６・４頁）において，「上記構成要件（１－Ｂ）は，別体のチーズカードを結びつけるように熟成させて，別体のチーズカードの結びついた部位を引っ張ってもはがれない状態に一体化していることを意味している。」と主張していた。すなわち，控訴人は，外縁部の白カビマットの形成だけで一体化していると主張してはいなかった。
(b)控訴人は，本件無効審判における平成１９年９月１４日付け上申書（乙１８・２～３頁）において，「『結着』と『一体化』という語を合わせて考えれば，チーズカードは引っ張ってもはがれない程度に互いに接着していると解するのが相当です。すなわち，本特許にかかる発明によれば，チーズカードが互いに分けられない程度に接着しており，食品類を挟んだ部分においてもそのような状態になっていると解するべきです。」と主張していた。
(c)控訴人は，本件審決取消訴訟における平成２２年１月１４日付け準備書面（乙１９・１３頁）において，「本件訂正発明１の『結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化』という発明特定事項について，「チーズカードの結着部分である外周側面，及び結着面が一体化することを意味していることは明白である。」と主張していた。
ｃ控訴人は，「結着部分」とは，結着の程度を評価する箇所を意味すると主張するａ）。しかし，仮にそうであ
るとしても，当該箇所は，カマンベールチーズ製品の外表面（上面，底面，外周面（外縁部）及び側面（ポーションカット切断面）であり，外縁部に特定されるわけではない。
控訴人は，本件明細書の【０００８】の記載を根拠として，「結着」の程度は，チーズの漏れと同一の箇所で評価されており，外縁部を基準に判断していることが明らかであるとも主張
するａ）が，それは，本件明細書の【０００
８】における実験の対象が，ホール状のカマンベールチーズ製品であったからにすぎない。本件明細書の【０００５】の記載からすれば，本件各発明における「カマンベールチーズ製品」はホール状の製品に限られないのであり，別の形状のカマンベールチーズ製品を対象に実験を行えば，外縁部以外も評価の対象となることは明らかである。
ｄ控訴人は，本件各発明における「結着部分」とは，結着に寄与する白カビが生育している部分，すなわち外縁部を意味することは明らかであると主張する（控訴人の主張）。
しかし，レトルト処理によってチーズの溶融ないし軟化に伴い上下のチーズカードが強固になるのは当然のことであり，結着部分が外縁部（白カビ部分）に限定されるわけではない。したがって，上下のチーズカードの接合面全体を「結着部分」とみるべきである。
構成要件Ａ２及びＤ２の非充足
被控訴人製品等は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そして，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
したがって，被控訴人製品等は，構成要件Ａ２及びＤ２を充足しない。
ウついて
（控訴人の主張）
「内包」の意義について
ａ「内包」とは内部に含み持つことをいい，構成要件Ｃ及びＦの「香辛料を内包」とは，「香辛料を内部に含み持つこと」を意味するから，香辛料が内部に含まれていれば「内包」に該当することは明らかである。
そして，構成要件Ｃ及びＦの文言上，すべての香辛料が外部に露呈されていないことは要件とされておらず，本件各発明においてその実施品を切断した面から香辛料が見えるのは当然の前提となっているのであり，香辛料を内包することにより香辛料が見えない状態になるかどうかは，チーズ製品の外縁部（白カビ部分）から見て判断される。
この点は，本件各発明の目的が，チーズカードの表面に生育した白カビによりフェルト状の外皮（マット）が構成されて，チーズカード同士が結着され，型くずれや食品の漏れのない白カビチーズ製品を製造する（本件明細書【０００４】）ことにあることとも整合する。
ｂ被控訴人らは，本件各発明の効果を上げるためには，通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかないものである必要があり，「内包」とは，白カビが表面を覆って内容物である香辛料が外観から見えない状態にあることを意味していると主張する（後記。
しかし，見た目が通常のチーズと異ならない香辛料を内部に包含するカマンベールチーズを提供することは，そもそも本件各発明の目的とはなり得ない。なぜなら，見た目が通常のチーズと異ならない香辛料を内部に包含するカマンベールチーズ製品は，本件特許の出願前に既に存在しており，本件各発明は，かかる従来のカマンベールチーズ製品が存在していたことを踏まえて，特許請求の範囲を訂正した後のものだからである。
このことは，本件審決取消訴訟の判決（甲１９）において，上記訂正後の本件各発明が引用発明に基づき容易想到ではないと判断するに当たり，見た目が通常のチーズと異ならない香辛料を内部に包含するカマンベールチーズを提供することについては，何ら言及されていないこととも整合する。
したがって，被控訴人らの上記主張は失当である。


ｃ被控訴人らは，本件審決取消訴訟における控訴人の主張に照らして，控訴人が，本件訴訟において，見た目が通常のチーズと異ならない香辛料を内部に内包するカマンベールチーズを提供することが本件各発明の目的とはなり得ないと主張することは，禁反言の原則に反すると主張する（後記被控訴人らの主張。しかし，本件審決取消訴訟において，本件各発明が従来技術に基づき容易想到でないと判断されるに当たり，見た目が通常のチーズと異ならない香辛料を内部に内包するカマンベールチーズを提供する点は，何ら斟酌されなかった。
したがって，被控訴人らの指摘する控訴人の主張は，本件各発明の技術的特徴を定めるに当たり，実質的に無意味なものであるから，被控訴人らの上記主張は誤りである。
構成要件Ｃ及びＦの充足性
ａ被控訴人製品は，円筒状のチーズカードを６ポーションカットした６ピースの個片の集合体である円筒状のカマンベールチーズ製品全体であって，個片そのものではないところ，被控訴人製品等の構成ｃ及びｆは，「外縁部を構成する面からのチーズの漏れがない，白カビに覆われたカマンベールチーズ製品。」であり，被控訴人製品の外縁部を構成する面は白カビで覆われており，黒胡椒が内部に含み持たれている。
したがって，被控訴人製品等の構成ｃ及びｆは，本件各発明の構成要件Ｃ及びＦを充足する。
ｂ被控訴人らは，被控訴人製品の製造方法は，成型されたチーズカードを●●●●●●●●●●●●●●●●するものであり，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●香辛料や内部のチーズが露出するものであるから，被控訴人製品等と本件各発明とは技術思想を異にすると主張する（後記被控訴人らの主張ｂ）。
しかし，本件各発明において，チーズカードの成型時期に関する限定はなく，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●構成要件充足性に何ら影響がないことは明らかである。本件各発明は，チーズの結着が強固で，型くずれや食品の漏れのない白カビチーズ製品を製造することをその目的としており，ポーションカットの切断面から内部のチーズが流出するのをどのようにして防止するかを目的としていない。被控訴人製品においてホール状のチーズが６ピースに切断されているのは，被控訴人製品の購入後にチーズを切断する必要がなく，購入者において被告製品を食べやすくなるという購入者の便宜を図ったものにすぎず，本件各発明の目的とは無関係である。
（被控訴人らの主張）
「内包」の意義について
ａ本件各発明の効果を上げるためには，通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかないものである必要があり，構成要件Ｃ及びＦの「内包」とは，白カビが表面を覆って内容物である香辛料が外部からは見えない状態にあることを意味している。さらに，上記各構成要件は「結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」と規定しているから，ここで規定する「チーズ」とは，白カビが生育していない内部のチーズを指称していることは明らかである。以上によれば，上記各構成要件における「結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」とは，内部のチーズが露出しないように表面全体に白カビが生育しており，結着部分においても同様に白カビが表面を覆っていて，内部のチーズが露出せず，かつ，内容物である香辛料も外部からは見えない状態になっているカマンベールチーズ製品であると解さざるを得ない。
ｂ   控訴人は，本件審決取消訴訟に   おいて，「発明の効果として，・・・という従来とは異なり，通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかないものであり，食品類の流出や漏れのない非常に良好な白カビチーズ製品が得られるという従来技術からは予測することのできない，特別顕著な効果を有するものである」（乙１９・１２～１３頁等）と主張しており，その主張に照らしても，控訴人が，本件訴訟において，「見た目が通常のチーズと異ならない香辛料を内部に内包するカマンベールチーズを提供する」ことが本件各発明の目的とはなり得ないと主張することは，禁反言の原則に反する。
構成要件Ｃ及びＦの非充足
ａ被控訴人製品の製造工程においては，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●被控訴人製品を構成する個片は，略円板状に成型されたチーズカードを６ピースに切断して得られる扇形状をした形状であって，その切断面は白カビに覆われておらず，黒胡椒（ブラックペッパー）とカマンベールチーズが露出している。そして，被控訴人製品は，その製造過程のいずれにおいても「結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」であることはなく，その製造方法も，「結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」を生産する方法には当たらない。
したがって，被控訴人製品等は，構成要件Ｃ及びＦを充足しない。
ｂ控訴人は，被控訴人製品は，円筒状のチーズカードを６ポーションカットした６ピースの個片の集合体である円筒状のカマンベールチーズ製品全体であって，個片そのものではないと主張する。
しかし，被控訴人製品は，６ポーションカットされており，それぞれが物理的，客観的に分離された「個片からなるカマンベールチーズ製品」であり，本件各発明の技術的範囲でいう６ポーションカットされていない円筒状のカマンベールチーズ製品とは物理的に異なるものである。
また，被控訴人製品の製造方法は，成型されたチーズカードを●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であり，ポーションカット切断面を白カビマットが覆うことを阻害して香辛料や内部のチーズが露出するものであるから，被控訴人製品等と本件各発明とは技術思想を異にする。」
原判決１２頁２６行目の   被告明治ホールディングスの責任」を
」と，同１３頁
損害額   」とそれぞれ改め
る。
３当審における当事者の主張（均等侵害の成否   ）について）控訴人の主張
ア本件各発明と被控訴人製品等との相違点


仮に，本件各発明における「香辛料を内包した」が，完成品であるチーズ製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に包み持たれていることを意味すると解すると，「香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」（構成要件Ｃ及びＦ）は，ポーションカットを行っていないホール状のカマンベールチーズ製品を意味することになる。そうすると，「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ」の「結着部分」は，引っ張ることのできる「カマンベールチーズ製品」の外縁部しかあり得ないから，本件各発明の「結着部分」は，必然的に，外縁部を意味することになる。
上記の解釈を前提とすると，本件各発明と被控訴人製品等との相違点は，被控訴人製品等では，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことにより切断面に香辛料が露呈した構成になるが，本件各発明では香辛料が内包されているという点のみとなる。
イ均等侵害の成立
仮に，被控訴人製品等が本件各発明の構成要件Ｃ及びＦを充足しないとしても，以下のとおり，本件各発明の本質的部分は維持されており，かつ，被控訴人製品等の構成に置き換えることは可能かつ容易であるから，被控訴人製品等は本件各発明と均等であり，本件特許権の均等侵害を構成する。
第１要件（非本質的部分）
本件各発明の本質的部分は，「チーズカードの結着部分（白カビに覆われた外縁部）を剥がれない状態に一体化させること」にあり，切断面において香辛料が露呈するか否かという点は，当該本質的部分と無関係である。被控訴人製品等における「ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した」構成が本質的部分に該当しないことは明らかであるから，被控訴人製品等は，第１要件を充足する。
第２要件（置換可能性）
本件各発明の「香辛料を内包した」の部分を被控訴人製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した）と置き換えたとしても，本件各発明と同様に，チーズカードの表面に生育した白カビによってチーズカードの結着部分（外縁部）がはがれない状態に一体化されることにより，結着部分からのチーズの漏れがない，良好な白カビチーズ製品が得られることは明白である。よって，本件各発明の「香辛料を内包した」を，被告製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した）と置き換えたとしても，「結着部分（外縁部）からのチーズの漏れがない」という同一の作用効果を奏することができるから，被控訴人製品等は，第２要件を充足する。
第３要件（置換容易性）
本件各発明の「香辛料を内包した」を，被控訴人製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した）と置き換えることは，カマンベールチーズ製品を６ピースに切断するだけであり，しかも，６ピースに切断されたカマンベールチーズ製品は侵害時点には存在していたのであるから，その置換は容易である。また，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●についても，侵害時点において公知の技術であり（甲２７の【００４９】【００５０】参照），その置換は容易である。さらに，切断面に包材を密着させることでチーズの漏れを防止することも，侵害時点においては既に公知の技術であり，ポーションカットされたチーズ製品に包材を密着させることに何ら困難性はない（甲２７の【００１５】【００１６】，甲２８の【０００７】～【０００９】参照）。また，ポーションカット包装は，侵害時点において周知慣用技術である（乙１１・４頁）。したがって，本件各発明の「香辛料を内包した」を，被控訴人製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した）に置き換えることは，侵害時点における単なる慣用手段の付加であり，本件各発明の特許請求の範囲から当業者に自明の範囲であることから，被控訴人製品等は，第３要件を充足する。
第４要件（公知技術からの非容易推考性）
本件各発明の「香辛料を内包した」を，被控訴人製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した）に置き換えた構成と同一又は容易に推考し得たことを示す証拠は存在しない。すなわち，本件各発明の出願時以前においては，「チーズカードの結着部分（白カビに覆われた外縁部）を剥がれない状態に一体化させること」によって，加熱しても結着部分からのチーズの漏れがないという効果が得られることの知見が全くなく，したがって，当該構成を適用した被控訴人製品等についても，出願時の公知技術と同一又は容易に推考できたものでないことは明白である。この点は，本件審決取消訴訟の判決（甲１９）において，（訂正後の）本件各発明では，「チーズどうしが結びつくことにより，上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態にあること」及び「加熱処理を行っていること」という点において引用文献と相違しており，当該引用文献に基づき容易想到ではないと認定していることからも明らかである。
したがって，被控訴人製品等は，第４要件を充足する。
第５要件（意識的除外等の特段の事情）
本件各発明の出願人が，被控訴人製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈させた）を意識的に除外したことを示す証拠はない。
したがって，被控訴人製品等は，第５要件を充足する。
被控訴人らの主張
ア本件各発明と被控訴人製品等との相違点
本件各発明と被控訴人製品等とは，少なくとも次の２点において相違する。
相違点１
本件各発明は，熟成をさせることにより，白カビが生育する外縁部に限られず，香辛料を挟んだ部分の全体においてチーズカードが結着するが，被控訴人製品等においては，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●
相違点２
本件各発明は，完成品であるチーズ製品について，その外観から香辛料が見えない状態で含み持たれているが，被控訴人製品等においては，各個片の表面のうち上面，底面及び外縁部を構成する面は白カビで覆われるものの，６ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出しているカマンベールチーズ製品であるため，上面，底面及び外縁部から見た場合には香辛料は見えないが，６ポーションカット切断面から見た場合は香辛料が外部に露出している点。
イ均等侵害の不成立
第１要件（非本質的部分）


本件各発明は，従来技術では「食品類を内包した白カビチーズ製品を製造することは不可能であった」（本件明細書【０００３】）という技術的課題を解決する手段としての意義を有するのであるから，「内包」という要件が欠けてしまえば，本件各発明は従来技術と相違しないことになってしまう。
また，本件明細書【０００５】に「本発明の食品類を内包した白カビチーズは，通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかないものである。」と記載されているが，外観上全く見分けがつかないことは，香辛料が内包されていると同義である。
したがって，「香辛料を内包する」という点が，本件各発明の本質的部分であることは明らかであるから，被控訴人製品等は，第1要件を充足しない。
第２要件（置換可能性）
被控訴人製品等では，６ポーションカット切断面は白カビチーズに覆われておらず香辛料が露見しているから，「通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかない」という作用効果を奏さない。また，被控訴人製品等では，本件各発明のように，チーズカードを結着するように熟成させて，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させることによって，外縁部以外の結着部分からのチーズの漏れを防いでいるのではない。被控訴人製品等では，各個片をアルミ箔で密着包装することによりチーズの漏洩を防いでいるのである。
したがって，被控訴人製品等は，第２要件を充足しない。
第３要件（置換容易性）
想によって製造されるものであり，置換が容易であるとはいえないから，被控訴人製品等は，第３要件を充足しない。
第５要件（意識的除外等の特段の事情）
本件各発明の目的は，「食品類である香辛料をチーズの内部に包含するが見た目は通常のチーズと異ならない白カビチーズ製品を製造することを目的とするもの」である。また，控訴人は，本件審決取消訴訟において，本件発明の目的ないし効果として，「『外観上全く見分けがつかない』という点により，『加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすること』がない。そして，白カビチーズ製品を切り分けることによって初めて，中に香辛料が内包されていると認識できるという“サプライズ効果”を備えていることは明白であって，従来は認識されていなかった効果を狙ったもので，本件訂正発明１は，全く新たな技術課題のもとになされた発明である。」（乙１９・１３頁）などと主張していたものである（その他，乙１９・１２頁，１６頁，３３頁及び４１頁など）。したがって，香辛料が露出していて通常のカマンベールチーズ製品とは見分けがつき，加熱した場合には内部のチーズや香辛料が流出してしまう被控訴人製品等を本件各発明の技術的範囲から意識的に除外していたことは明らかである。
また，控訴人は，「ここで，上記『チーズカードを結着するように熟成させて一体化させる』との記載は，本件訂正発明１の『結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化』という発明特定事項に対応しており，当該発明特定事項により，チーズカードの間に香辛料をはさみチーズカードを結着するように熟成させて，チーズカードの結着部分である外周側面，及び結着面が一体化することを意味していることは明白である。」（乙１９・１３頁）と主張しているのであるから，外縁部のみが結着している被控訴人製品等を本件各発明の技術的範囲から意識的に除外していたことは明らかである。したがって，被控訴人製品等は，第５要件を充足しない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，被控訴人製品等は，本件各発明の技術的範囲に属しないから，控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１（文言侵害の成否・構成要件Ａ２及びＤ２の充足性）について
本件明細書の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある（甲３，甲４）。
ア「【技術分野】
【０００１】
本発明は，食品類を内包し，熟成によりチーズが結着成型されてなる白カビチーズ製品及びその製造方法に関する。」
イ「【背景技術】
【０００２】
従来より，チーズ製品に食品類を混合した成型品として，チーズ全体に香辛料やワインなどを混合した，種々の形状及び風味を有するナチュラルチーズ，プロセスチーズ及びチーズフード（以下「チーズ類」という。）がある。
チーズ全体に食品類を混合したナチュラルチーズは，原料となる乳に食品類を混合し，通常の製造方法と同じように乳を凝固させた後，ホエーを排除して得られた食品類含有カードを成型するか，あるいは乳から調整したカードに食品類を混合した後，そのカードを成型することにより得られる。また，熟成タイプのナチュラルチーズの場合は，前記カード成型後にさらに，所定の条件での熟成を決められた期間行うことにより製品が得られる。例えば，特許文献１には，カードをサイコロ状に細断し，それに食品粉砕物を添加した後型詰めを実施することを特徴とする食品添加ゴーダチーズの製造方法が開示されている。
また，チーズ全体に食品類を混合したプロセスチーズやチーズフードは，カードあるいは１～数種類のナチュラルチーズを加熱・溶融して混合する際に，食品類を添加し，均一に分散させた後，その加熱・溶融チーズを型に流し込み，冷却して成型することにより製品が得られる。さらに，特許文献２には，チーズ類を粉砕または細切し，他の食品を混合して圧着・成型して得られる圧着成型チーズ製品が開示されている。また，製品の表面に他の食品を付着させたチーズ類として，香辛料などを圧着または結着させて得られた種々の風味を有するチーズ類がある。このようなチーズは，通常の方法で成型したチーズ類を大量の液状或いは粉末状の食品類中に入れて表面に食品類を付着させるか，またはチーズ類の表面に食品類を圧着又は塗布することにより付着させることにより調製される。
上記したチーズ製品は，何れもチーズ表面に添加した食品が点在した，見た目も通常のチーズ製品とは異なったものであった。一方，見た目は通常のチーズ製品であるが，チーズ中に食品類が包含されているチーズ製品として，例えば，特許文献３に，２種類の異なるチーズ類を用いて，芯部および芯部を包み込む外層部からなる２層構造とした鶏卵状チーズが開示されている。
・・・」
ウ「【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
上記したように，従来は，チーズ製品に食品類を混合した成型品として，チーズ全体に食品類を混合させたチーズ製品，チーズ表面に食品類を付着させたチーズ製品や，外層部がナチュラルチーズではない鶏卵状チーズ製品及びそれらの製造方法が知られていたが，これらの方法では食品類を内包した白カビチーズ製品を製造することは不可能であった。本発明は，チーズの間に種々の食品類を内包する白カビチーズ製品及びその製造方法を提供することを目的とする。」
エ「【課題を解決するための手段】
【０００４】


本発明者らは，上記の課題を解決するために白カビチーズに食品類を内包する方法を検討した結果，成型したチーズカードの間に食品類をはさみ，熟成させることにより，チーズの結着が強固で，型崩れや食品の漏れのない白カビチーズ製品が得られることを見出し，本発明を完成するに至った。また，熟成の後に加熱することにより，チーズの結着をより強固にすることができることも見出した。・・・」
オ「【発明の効果】
【０００５】
本発明によれば，成型したチーズカードの間に様々な食品類をはさんだ後，前記チーズカードを結着するように熟成させて一体化させることにより，食品類を内包した白カビチーズ製品を得ることができる。本発明の食品類を内包した白カビチーズは，通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかないものである。本発明の製造方法以外で製造した場合には，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすることが予想されるが，本発明によれば，そのような流出や漏れのない非常に良好な白カビチーズ製品が得られる。
・・・」
カ「【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
以下，本発明について詳しく説明する。
本発明において使用されるチーズは，白カビチーズである。・・・本発明において混合させる「食品類」としては，例えば，チーズ以外の他の食品または食品添加物が挙げられる。他の食品としては，例えば，畜肉，魚肉，海草，野菜，果物またはこれらの加工品のような一般食品のみならず，ごま等の乾燥食品，餡や練りわさび等のペースト状食品，しょうゆやドレッシング等の液状食品，食物繊維やアミノ酸等の健康訴求商品等が挙げられ，食品添加物としては，フレーバー，調味料等が挙げられる。
【０００７】
本発明における白カビチーズ製品の製造方法は，成型したチーズカードの間に食品類をはさみ，熟成させることにより，チーズを結着成型させて一体化することからなる。また，結着の後に加熱を行うことにより，より強固に結着させることができる。
・・・
本発明の製造方法は，加圧や減圧の手段を用いず，結着剤も使用することなく，熟成によって結着・成型することができる。また，熟成後に加熱することにより結着をより強固にすることもできる。本発明の方法によれば，このような手段を用いることにより，結着部からのチーズの漏れが防止される。また，はさまれた食品類は，白カビチーズ内部に完全に内包されるため，食品類自体またはその香味成分が他のチーズ類へ移行することや，食品の流出が防止される。」
キ「【実施例１】
【０００８】
・・・
このチーズカードを再び数日発酵させ，ポリプロピレンフィルムで包装した後，さらに熟成が完了するまで発酵を継続した。切断面がカビの生育により見えなくなり，熟成によって上下２枚のチーズが結着していることを確認した後，チーズをポリプロピレンのカップに入れ，ナイロンフィルムの蓋をシールした。カップ内に密封したチーズを加熱殺菌することにより，上下のチーズが完全に密着し，外見上は通常のカマンベールチーズと見分けのつかない良好な白カビチーズが得られた。
・・・
これらのチーズについて，結着部分からのチーズの洩れ及び結着状態の評価を行った。結着状態としては，結着部分から引っ張った時に，結着部分がはがれない状態を良好とし，結着部分から簡単にはがれてしまう状態を不良とした。評価結果を表１に示す。・・・
【０００９】
（表１）
食品類内包カマンベールチーズの評価結果
チーズの漏れ   結着状態
香辛料       なし          良好
ゴマ              なし        良好
赤しそ粉末        なし       良好
対照        なし          良好
表１に示されるように，本発明の方法により香辛料，ゴマ，赤しそ粉末をはさんだ本発明の白カビチーズは，何もはさまれていないカマンベールチーズ（対照）と同様に，チーズの漏れもなく，結着状態も良好であった。なお，切断面が見える程度にしかカビが生育していないチーズについても同様に評価を行ったが，切断面からのチーズの漏れがあり，好ましいものではなかった。」
ク「【実施例２】
【００１０】
・・・
このチーズカードを再び数日発酵させ，ポリプロピレンフィルムで包装した後，さらに熟成が完了するまで発酵を継続した。切断面がカビの生育により見えなくなり，熟成によって上下２枚のチーズが結着し，外見上は通常のカマンベールチーズと見分けのつかない良好な白カビチーズが得られた。
・・・
これらのチーズについて，結着部分からのチーズの洩れ及び結着状態の評価を行った。評価結果を表２に示す。・・・
【００１１】
（表２）
食品類内包カマンベールチーズの評価結果
チーズの漏れ   結着状態
実施例２          なし       良好
対照        なし          良好
表２に示されるように，本発明の方法によりアーモンドナッツをはさんだ白カビチーズは，何もはさまれていないカマンベールチーズ（対照）と同様に，チーズの漏れもなく，結着状態も良好であった。なお，切断面が見える程度にしかカビが生育していないチーズについても同様の評価を行ったが，切断面からのチーズの漏れはないものの，結着状態が不良となり，好ましいものではなかった。」
「結着部分」の意義について
ア構成要件Ａ２及びＤ２は，「前記チーズカードを結着するように熟成させて，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ，」というものである。「結着部分」の語は，構成要件Ｃ及びＦにおいても，「結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品。」として用いられている。
本件各発明における「結着部分」の意義について，控訴人は，外縁部（チーズカードが成型当初の形状（通常は円筒形状）における外周側面部分をいう。チーズカードの形状がその後の切断加工により変わった場合も，ａ），これに対して，被控訴人らは，上下のチーズ
カードの接合面全体を意味すると主張する
ａ）。
この点について，当裁判所は，控訴人の主張するように解するのが相当であると判断する。その理由は以下のとおりである。
イ本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載（補正後の原判決第本件各発


明は，概要次のとおりのものであることが認められる。本件各発明は，食品類を内包し，熟成によりチーズが結着成型されてなる白カビチーズ製品及びその製造方法に関するものである。従来，チーズ製品に食品類を混合した成型品として，チーズ表面に食品類を付着させたチーズ製品や，外層部がナチュラルチーズではない鶏卵状チーズ製品及びそれらの製造方法が知られていた。しかし，これらのチーズ製品及びその製造方法は，いずれも表面に添加した食品が点在した，見た目も通常のチーズ製品とは異なったものであるか，又は，見た目は通常のチーズ製品であるが，外層部がナチュラルチーズではないチーズ製品及びその製造方法であり，これらの方法では，見た目が通常の白カビチーズ製品と異ならない，食品類を内包した白カビチーズ製品を製造することは不可能であった。本件各発明は，かかる課題を解決し，白カビチーズの一種であるカマンベールチーズであって，食品類である香辛料をチーズの内部に内包し，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないもの及びその製造方法を提供することを目的とするものである。そのために，本件各発明では，成型したチーズカードの間に香辛料をはさみ，熟成させることにより，チーズカードの結着を強固なものとし，また，熟成の後に加熱することにより，チーズの結着をより強固なものとし，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品を得ることができるものである。本件各発明の香辛料を内包したカマンベールチーズ製品は，通常のカマンベールチーズ製品と比べて，外観上全く見分けがつかないものであり，また，本件各発明は，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすることのない非常に良好なカマンベールチーズ製品を得ることができるという作用効果を奏するものである。
上記のような本件各発明の目的及び作用効果に照らせば，本件各発明においては，香辛料をチーズの内部に内包し，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないものを得るために，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすることのないような構成とすることが必要であり，かつ，それで十分であるということができる。
そして，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすることのないような構成とするためには，外縁部（チーズカードの成型当初の形状（通常は円筒形状）における外周側面部分をいう。）が結着していれば十分であり，それ以上に，チーズカードの接合面全体が結着していることは必要ではない。
ウ構成要件Ａ２及びＤ２では「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ」と，構成要件Ｃ及びＦでは「結着部分からの
チーズの洩れがない」と記載され，また，本件
明細書の【実施例１】【０００８】及び【実施例２】【００１０】には，いずれも「結着部分からのチーズの洩れ及び結着状態の評価を行った。」，「結着部分から引っ張った時に，結着部分がはがれない状態を良好とし，結着部分から簡単にはがれてしまう状態を不良とした。」との記載があり，【０００９】及び【００１１】の各表にはそれぞれの評価結果が示されている。
上記各記載においては，「結着部分から引っ張っても」，「結着部分からのチーズの洩れ」「チーズが結着部分から流れ出たり」等の文言が用いられているところ，「～から引っ張る」，「～からのチーズの洩れ」，「チーズが～から流れ出る」の各語における「～」に当たる部分は，そこから引っ張ることのできる部分，そこからチーズが漏れる部分，そこからチーズが流れ出る部分を指すものであるから，「～」に当たる部分が，外縁部を指すと解するのが自然である。
そうすると，【０００８】ないし【００１１】においてチーズの漏れ及び結着状態の評価の対象とされた部分は，外縁部であって，上下のチーズカードの接合面全体ではないと認められる。
エまた，   本件明細書【０００６】では，本発明において混合させる「食品類」として，畜肉，魚肉，海草，野菜，果物又はこれらの加工品のような一般食品のみならず，ごま等の乾燥食品，餡や練りわさび等のペースト状食品，しょうゆやドレッシング等の液状食品，食物繊維やアミノ酸等の健康訴求商品等，さらに，食品添加物として，フレーバー，調味料等が挙げられている。
成型されたチーズカードの間に食品類をはさんだ後，チーズカードを結着するように熟成させても，その形状や大きさ，量によっては，上下のチーズカードの接合面全体が結着しないものがあるということは，技術常識といえる。そして，【０００６】に例示された上記食品類については，その形状や大きさ，量について何らの限定もない。
そうすると，本件明細書自体，チーズカードの間にはさむ食品類の形状や大きさ，量によって，上下のチーズカードの接合面全体が結着しないことを前提としているものと認められる。
オ以上のとおり，本件各発明の目的及び作用効果に照らせば，本件各発明においては，外縁部が結着していれば十分であり，それ以上に，チーズカードの接合面全体が結着していることは必要ではないこと（前記イ），実施例において，チーズの漏れ及び結着状態の評価の対象とされた部分は，外縁部であって，上下のチーズカードの接合面全体ではないこと（前記ウ），本件明細書自体，チーズカードの間にはさむ食品類の形状や大きさ，量によって，上下のチーズカードの接合面全体が結着しないことを前提としていると認められること（前記エ）に照らせば，本件各発明における「結着部分」とは，外縁部（チーズカードの成型当初の形状（通常は円筒形状）における外周側面部分をいう。チーズカードの形状がその後の切断加工により変わった場合も，上記外周側面部分を指す。）を意味するものと解するのが相当である。
被控訴人らの主張について
ア被控訴人らは，「結着部分」とは，上下のチーズカードの接合面全体を意味すると主張し，その理由として，本件各発明は，内部を軟化させる熟成により，別体であった上下のチーズカードが結着・一体化するとともにチーズカード表面の熟成により，結着・一体化が行われるものであり，これらの熟成を利用してチーズカードを結着・一体化させることに本質があり，この結着・一体化が，チーズカードの表面のカビのさらなる育成によるカビマットの形成による結着（チーズカード表面の熟成による結着）に限定されると解釈すべき論拠は，特許請求の範囲の記載には存在しないことなどを指摘する（，ｃ，ｄ）。
しかし，まず，本件明細書には，内部を軟化させる熟成により，別体であった上下のチーズカードの接合面全体が結着・一体化することが本件各発明の特徴の一つであることを示す記載はない。
また，のとおり，カマンベールチーズの一般


的な製造工程における熟成には，チーズカードの表面上にカビを発生させるもの（チーズカード表面の熟成）と，これに続いてカビが生成する酵素の作用によってチーズカードを外側から内側に向かって軟化させるもの（内部を軟化させる熟成）とがあることが認められるが，本件明細書には，特許請求の範囲の記載（構成要件Ａ２及びＤ２）において用いられている「熟成」の語が，チーズカード表面の熟成だけでなく，内部を軟化させる熟成も含めた意味を有するものとして用いられていることを示す記載も見当たらない。
さらに，本件各発明において，チーズカード表面の熟成によって外縁部が結着するだけでなく，内部を軟化させる熟成によってチーズカードの接合面が面として一部結着するとしても，このことは，本件各発明における「結着部分」が，上下のチーズカードの接合面全体を意味すると解すべき理由とはならない。
したがって，被控訴人らの上記主張は，いずれも採用することができない。
イ被控訴人らは，本件無効審判及び本件審決取消訴訟における控訴人の主張を種々指摘して，これら主張に照らしても，本件各発明における「結着部分」は，上下のチーズカードの接合面全体を意味することが明らかであると主張する（。
しかし，以下のとおり，被控訴人らの上記主張は採用することができない。
被控訴人らは，控訴人が，本件無効審判における平成２０年１０月１６日付け答弁書（乙１６・４頁）において，「上記構成要件（１－Ｂ）は，別体のチーズカードを結びつけるように熟成させて，別体のチーズカードの結びついた部位を引っ張ってもはがれない状態に一体化していることを意味している。」と主張しており，外縁部の白カビマットの形成だけで一体化していると主張してはいなかったことを指摘する。しかし，上記答弁書の被控訴人ら指摘部分の直前には，「審決は訂正前の構成要件（１－Ｂ）に対して，「本件発明１の「チーズカードを結着するように熟成させて一体化させ」て得られた状態とは，もともと別体であったチーズカードどうしが結びつくことにより一体となった状態を意味しているといえるが，その結びつきの強度や一体化がどの程度まで強固に維持されるかが規定されているとまでいえない。」（・・・）との判断を示した。そこで，訂正事項３は，結びつきの強度や一体化の強固に維持されている程度を「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態」と規定する減縮を行ったものである。」との記載がある。したがって，被控訴人ら指摘の控訴人主張部分の記載は，チーズカード同士の結びつきの強度や一体化の強固に維持されている程度を示すものとして主張したにとどまるものと認められ，それ以上に，控訴人が，本件各発明における「結着部分」を上下のチーズカードの接合面全体を意味するものとして上記主張をしたものと認めることはできない。このことは，控訴人が，上記答弁書において，外縁部の白カビマットの形成だけで一体化していると主張していなかったとしても，同様にいえることである。
したがって，上記答弁書に係る被控訴人らの主張は採用することができない。
被控訴人らは，控訴人は，本件無効審判における平成１９年９月１４日付け上申書（乙１８・２～３頁）において，「『結着』と『一体化』という語を合わせて考えれば，チーズカードは引っ張ってもはがれない程度に互いに接着していると解するのが相当です。すなわち，本特許にかかる発明によれば，チーズカードが互いに分けられない程度に接着しており，食品類を挟んだ部分においてもそのような状態になっていると解するべきです。」と主張していたことを指摘する。
答弁書における主張と同様，
チーズカード同士の結びつきの強度や一体化の強固に維持されている程度を示すものとして主張したにとどまるものと認められ，それ以上に，控訴人が，本件各発明における「結着部分」を上下のチーズカードの接合面全体を意味するものとして主張をしたものと認めることはできない。したがって，上記上申書に係る被控訴人らの主張は採用することができない。
被控訴人らは，控訴人は，本件審決取消訴訟における平成２２年１月１４日付け準備書面（乙１９・１３頁）において，本件訂正発明１の「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」という発明特定事項について，「チーズカードの結着部分である外周側面，及び結着面が一体化することを意味していることは明白である。」と主張していたことを指摘する。
被控訴人らの指摘に係る記載部分は，上記準備書面の「（２－２）本件訂正発明の特徴」と題する項目中のウの部分の文章の一部であるが，その文章の全体は，「ここで，上記「チーズカードが結着するように熟成させて一体化させる」との記載は，本件訂正発明１の「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」という発明特定事項に対応しており，当該発明特定事項により，チーズカードの間に香辛料をはさみチーズカードを結着するように熟成させて，チーズカードの結着部分である外周側面，及び結着面が一体化することを意味していることは明白である。」というものである。
上記記載によれば，控訴人は，構成要件Ａ２及びＤ２の「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」の意味について，「チーズカードの結着部分である外周側面，及び結着面が一体化することを意味している」と主張しているものであり，「結着部分である外周側面」と，「及び結着面」との間に「，」をはさむことにより両者を意識的に区別した上で，「結着部分である外周側面」と「結着面」が「一体化すること」を述べているものと認められる。
上記準備書面では，「結着面」の意義については触れられていないが，仮に，「結着面」が，上下のチーズカードの接合面のうち外縁部を除いた部分を指すものであるとしても，上記主張において述べられているのは，「結着部分である外周側面」と「上下のチーズカードの接合面のうち外縁部を除いた部分」が一体化するということにとどまり，それ以上に，控訴人が，本件各発明における「結着部分」を上下のチーズカードの接合面全体を意味するものとして上記主張をしたものとまで認めることはできない。
したがって，上記準備書面に係る被控訴人らの主張は，採用することができない。
構成要件Ａ２及びＤ２の充足性について
被控訴人製品等においては，等
の構成），●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことが認められる。したがって，被控訴人製品等は，構成要件Ａ２及びＤ２を充足する。２③（文言侵害の成否・構成要件Ｃ及びＦの充足性）について
「内包」の意義について


ア本件各発明は，概要，前記１   （「結着部分」の意義について）イのとおりのものである。すなわち，食品類を内包し，熟成によりチーズが結着成型されてなる白カビチーズ製品及びその製造方法に関するものであり，チーズ製品に食品類を混合した成型品として従来知られていたチーズ製品及びその製造方法では，見た目が通常の白カビチーズ製品と異ならない，食品類を内包した白カビチーズ製品を製造することが不可能であったことから，本件各発明は，かかる課題を解決し，白カビチーズの一種であるカマンベールチーズであって，食品類である香辛料をチーズの内部に内包し，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないもの及びその製造方法を提供することを目的とするものであり，本件各発明の香辛料を内包したカマンベールチーズ製品は，通常のカマンベールチーズ製品と比べて，外観上全く見分けがつかないものであり，また，本件各発明は，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすることのない非常に良好なカマンベールチーズ製品を得ることができるという作用効果を奏するものである。
構成要件Ｃ及びＦの「内包」の意義について，控訴人は，「内包」とは内部に含み持つことであるが，切断面から内部が見えるのは当然であり，が外部から見えない状態を意味していると主張している（同（被控訴人らこの点について，当裁判所は，上記のとおりの本件各発明の概要に照らせば，構成要件Ｃ及びＦにおける「香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」とは，本件各発明を実施することにより製造されたチーズ製品の完成品を指すものと解すべきであるから，上記各構成要件における「内包」とは，完成品であるチーズ製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に含み持たれており，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないことを意味するものと解するのが相当であると判断する。イ控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明の目的は，チーズカードの表面に生育した白カビによりフェルト状の外皮（マット）が構成されていて，チーズカード同士が結着され，型くずれや食品の漏れのない白カビチーズ製品を製造することにあり，見た目が通常の白カビチーズと異ならない香辛料を内部に包含するカマンベールチーズを提供することは，本件各発明の目的ではない旨を主張する（争点③（控訴人の主張））。しかし，前記１で認定したとおり，本件明細書には，「本発明は，食品類を内包し，熟成によりチーズが結着成型されてなる白カビチーズ製品及びその製造方法に関する。」（【０００１】），「従来より，チーズ製品に食品類を混合した成型品として，チーズ全体に香辛料やワインなどを混合した，種々の形状及び風味を有するナチュラルチーズ，プロセスチーズ及びチーズフード・・・がある。・・・上記したチーズ製品は，何れもチーズ表面に添加した食品が点在した，見た目も通常のチーズ製品とは異なったものであった。一方，見た目は通常のチーズ製品であるが，チーズ中に食品類が包含されているチーズ製品として，・・・芯部および芯部を包み込む外層部からなる２層構造とした鶏卵状チーズが開示されている。」（【０００２】），「上記したように，従来は，チーズ製品に食品類を混合した成型品として，チーズ全体に食品類を混合させたチーズ製品，チーズ表面に食品類を付着させたチーズ製品や，外層部がナチュラルチーズではない鶏卵状チーズ製品及びそれらの製造方法が知られていたが，これらの方法では食品類を内包した白カビチーズ製品を製造することは不可能であった。本発明は，チーズの間に種々の食品類を内包する白カビチーズ製品及びその製造方法を提供することを目的とする。」（【０００３】），「本発明者らは，上記の課題を解決するために白カビチーズに食品類を内包する方法を検討した結果，成型したチーズカードの間に食品類をはさみ，熟成させることにより，チーズの結着が強固で，型崩れや食品の漏れのない白カビチーズ製品が得られることを見出し，本発明を完成するに至った。」（【０００４】），「本発明の食品類を内包した白カビチーズは，通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかないものである。」（【０００５】）との記載がある。本件明細書の上記記載並びに本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載によれば，本件各発明の目的が，チーズ製品に食品類を混合した成型品として従来知られていたチーズ製品及びその製造方法では，見た目が通常の白カビチーズ製品と異ならない，食品類を内包した白カビチーズ製品を製造することが不可能であったことから，かかる課題を解決し，白カビチーズの一種であるカマンベールチーズであって，食品類である香辛料をチーズの内部に内包し，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないもの及びその製造方法を提供することにあることは明らかである。控訴人が本件各発明の目的であると主張する，チーズカードの表面に生育した白カビによりフェルト状の外皮（マット）が構成されていて，チーズカード同士が結着され，型くずれや食品の漏れがないという点は，本件各発明の目的，すなわち，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品及びその製造方法を提供するという本件各発明の目的を達成するための手段であって，本件各発明の目的そのものとは認められない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。控訴人は，構成要件Ｃ及びＦの文言上，すべての香辛料が外部に露呈されていないことは要件とされておらず，本件各発明においてその実施品を切断した面から香辛料が見えるのは当然の前提となっているから，香辛料を内包することにより香辛料が見えない状態になるかどうかは，チーズ製品の外縁部（白カビ部分）から見て判断されると主張する（争点③のａ）。
本件各発明の実施品を切断した場合，その切断面から香辛料が見えることは明らかである。しかし，本件各発明の実施品を切断したものについて，「内包」の要件を充足するか否かを判断する際においても，前記説示のとおり，完成品であるチーズ製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に含み持たれており，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないか否かという基準によって判断すれば足りるものというべきである。なぜなら，本件各発明の実施品を切断したものは，切断前において，既に本件各発明の実施品として存在するから，上記の基準によれば，「内包」の要件を充足するからである。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
構成要件Ｃ及びＦの充足性について
アの   のとおり，被控訴人製品等は，
各個片の表面のうち上面，底面及び外縁部を構成する面は白カビで覆われるものの，６ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出しており，完成品であるチーズ製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に含み持たれているとはいえず，見た目も通常のカマンベールチーズ製品と異ならないとはいえない。
したがって，被控訴人製品等は，構成要件Ｃ及びＦを充足しない。
イ控訴人の主張について


控訴人は，被控訴人製品は，円筒状のチーズカードを６ポーションカットした６ピースの個片の集合体である円筒状のカマンベールチーズ製品全体であって，個片そのものではないところ，被控訴人製品の外縁部を構成する面は白カビで覆われており，黒胡椒が内部に含まれているから，被控訴人製品等は，構成要件Ｃ及びＦを充足すると主張する（争点（控訴人の主張）ａ）。
しかし，被控訴人製品は，略円板状のチーズカードを６ポーションカットし，その後所定の工程を経て得られる個片からなるカマンベールチーズ製品であって，各個片がカップ（プラスチック容器）に収納されているとしても，被控訴人製品それ自体は，円筒状（略円板状）のカマンベールチーズ製品ということはできない。
そして，各個片の表面のうち上面，底面及び外縁部を構成する面は白カビで覆われるものの，６ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出していることは前記認定のとおりであり，このような個片からなる被控訴人製品についても，被控訴人製品を構成する各個片の６ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出しているのであるから，被控訴人製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に含み持たれているとはいえず，見た目も通常のカマンベールチーズ製品とは異なるものというほかない。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。控訴人は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことは構成要件充足性に何ら影響しない旨を主張する（争点③の（控訴人の主張）ｂ）。
特許発明の技術的範囲に属する物を生産した後，当該製品を加工して当該特許発明の技術的範囲に属しないものとした場合には，一旦技術的範囲に属するものを生産したことをもって特許権が侵害されたものと解されることは当然である（物を生産する方法の発明についても同様である。）。これを本件各発明に即していうと，本件発明２の方法により製造した，結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品（略円板状に成型されたままの状態で，表面全体が白カビで覆われ，外から香辛料が見えないもの）を，その完成後に６ポーションカットした場合には，切断後の各個片自体はその切断面において香辛料が露出するため構成要件Ｃ及びＦを充足しないが，その切断前の段階において本件発明１の技術的範囲に属する製品が生産され，本件発明２の方法が使用されている以上，かかる点をもって本件特許権が侵害されたものと解する余地はある。
しかし，被控訴人製品は，認定の
とおり，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●処理を施されてカマンベールチーズ製品として完成するものである。そのため，被控訴人製品の製造工程においては，本件各発明の構成要件Ｃ及びＦの「内包」の要件を充足する「カマンベールチーズ製品」は一度も製造されない。そして，前記アのとおり，本件各発明は，香辛料をチーズの内部に内包し，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないもの及びその製造方法を提供することを目的とするものであり，構成要件Ｃ及びＦの「内包」の要件は本件各発明の必須の構成といえるから，被控訴人製品の製造工程において，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
アルミ箔により包装する工程（補正後
の工程）が入ることにより，被控訴人製品等は本件各発明の必須の構成を欠くものとなるといわざるを得ない。
したがって，被控訴人製品及びその製造方法における上記ポーションカットの工程と，本件各発明の実施品をその完成後に切断することとは同列に論じられないから，控訴人の上記主張は採用することができない。ウよって，被控訴人製品等は，構成要件Ｃ及びＦを充足しない。ができない。
３争点   （均等侵害の成否）について
本件各発明と被控訴人製品等との相違点について
前記２において説示したとおり，被控訴人製品等は，本件各発明の構成要件Ｃ及びＦを充足しないから，本件各発明と被控訴人製品等とは，少なくとも，構成要件Ｃ及びＦ，すなわち，本件各発明においては，完成品であるチーズ製品について，その外観から香辛料が見えない状態で含み持たれており，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異ならないが，被控訴人製品等においては，各個片の表面のうち上面，底面及び外縁部から見た場合には香辛料は見えないが，６ポーションカット切断面から見た場合は香辛料が外部に露出しており，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異なる点において相違する。
控訴人は，被控訴人製品等が本件各発明の構成要件Ｃ及びＦを充足しないとしても，本件各発明の本質的部分は維持されており，かつ，被控訴人製品等の構成に置き換えることは可能かつ容易であるから，被控訴人製品等は本そこで，以下，均等侵害の成否について検討する。
第１０８３号同１０年２月２４日
第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁が示す５つの要件について判断する必要があるところ，本件では，事案の内容に鑑み，まず，置換可能性（第２要件）から判断する。
ア置換可能性（第２要件）について
本件各発明は，構成要件Ｃ及びＦの「香辛料を内包」との構成により，通常のカマンベールチーズ製品と比べて，外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏するものである。
これに対し，被控訴人製品等は，６ポーションカット切断面が白カビに覆われておらず香辛料が露出しているから，上記作用効果，すなわち，通常のカマンベールチーズ製品と比べて，外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏しないことは明らかである。
したがって，被控訴人製品等は，第２要件を充足しない。
イ非本質的部分（第１要件）について
前記で認定した本件明細書の記載（【０００１】～【０００５】）によれば，本件各発明の本質的部分すなわち技術思想の中核的部分は，構成要件Ａ２及びＤ２の「チーズカードを結着するように熟成させ」て，「結着部分から引っ張ってもはがれない状態に一体化させ」，さらに，構成要件Ｂ及びＥの「その後，加熱」することにより，構成要件Ｃ及びＦの「香辛料を内包」との構成を得，これによって，通常のカマンベールチーズ製品と比べて，外観上全く見分けがつかず，また，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，香辛料が流出したり漏れたりすることがないという作用効果を奏する点にあるものと認められる。


主             文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，原告に対し，３３０万円及びこれに対する平成２５年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告は，原告に対し，Ａと題するウェブサイト（http://xxx.com/）からＢ（住所   ：大阪市西区   ａ町ｂ   丁目ｃ－   ｄ）に関す   る掲載情報の   全て（http://xxx.com/osaka/以下省略する。）を削除せよ。
第２事案の概要
１本件は，Ｂという名称の飲食店（以下「本件店舗」という。）を経営する原告が，本件店舗に関する店舗情報・写真・口コミ等（以下「店舗情報等」という。）を掲載したウェブサイトＡを運営する被告に対し，同店舗情報等の抹消を求めたのに，被告がこれに応じないことから，営業権及び情報コントロール権を違法に侵害されたとして，原告が，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償３３０万円及びこれに対する不法行為の日である平成２５年１０月１日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，人格権（営業権及び情報コントロール権）に基づく侵害行為の差止めとして，店舗情報等の削除を求めた事案である。２争いのない事実等（証拠により認定した事実は末尾に証拠を示す。）(1)ア原告は，大阪市西区において本件店舗ほか数店舗の飲食店を経営する有限会社である。
イ被告は，広告宣伝の情報媒体の販売等を業とし，口コミグルメサイトＡを開設し，これを管理運営する株式会社である。
(2)Ａに会員登録した一般ユーザー（以下「ユーザー会員」という。）は，平成２４年１１月１日，Ａに本件店舗を新規登録し，本件店舗の名称，住所，電話番号等の基本情報を掲載した（乙５１）。ユーザー会員は，同月２日，本件店舗の口コミ及び写真を投稿した（甲７）。(3)原告は，被告に対し，平成２５年９月３０日，本件店舗に関する店舗情報等を削除するよう要求した。ところが，被告は，これに応じなかった。
３争点及び争点に関する当事者の主張
(1)被告は，原   告から店舗情報等の削除を求める旨の申出があった場合に，これに応じるべき義務があるといえるか。被告が応じないことが違法であるといえるか。
（原告の主張）
原告は，本件店舗について，立地，外観，店名，内装，入店方法等により，また，本件店舗の情報をいかなる範囲，いかなる方法で公開するかについて慎重な検討と経営判断に基づき公開することにより，秘密性を保持することで価値を創出してきた。ところが，Ａは月間５０００万のユーザーアクセス数を誇る国内最大の飲食店検索サイトであるから，これに掲載されると，いつでもどこでも誰でも即時かつ容易に本件店舗の情報，外観，内装等の情報をインターネット上で確認できることになり，原告の経営戦略に基づく本件店舗の価値が阻害される。
被告は，原告の事前承諾を得ることなく無断で本件店舗の店舗情報をＡに掲載する情報環境を提供し，これによって収益を上げているのであるから，原告から，Ａへの掲載が本件店舗の営業戦略を阻害するとして店舗情報等の削除を求められた場合には，削除権限を有するＡの管理運営者として，原告の営業権若しくは業務遂行権又は情報コントロール権を侵害しないよう，直ちに削除に応じる条理上の作為義務を負っている。ところが，被告は，原告からの削除要請に対し，応じなかったのであるから，作為義務違反であり，違法であるから，損害賠償義務を負うし，本件店舗の店舗情報等を削除すべき義務を負う。
（被告の主張）
否認ないし争う。
ア一般消費者を対象として営業する飲食店は，不特定多数の顧客に対して飲食物を提供するという性質上，その飲食店の名称，所在地，電話番号，営業時間などの情報に加え，その外観及び内装の情報についても一般的に自ら公開しており，これらの情報を第三者に利用されない利益が法的に保護される利益に該当しないから，営業権侵害又は自己情報コントロール権の侵害とはならない。
イ原告は，自ら運営するウェブサイト（乙１の１ないし５），ブログ（乙２）及びＦａｃｅｂｏｏｋ（乙３の１及び２。以下「フェイスブック」という。）において，本件店舗の写真，内装の見取り図，メニュー，所在地・電話番号・営業時間を開示し，積極的に本件店舗の写真を公開するなど，店舗情報を公開しているのであるから，Ａで本件店舗の店舗情報等を掲載することが業務遂行の権利侵害にならない。ウ自己情報コントロール権は，本件店舗の店舗情報，外観，内装等の情報をインターネット上に掲載されない権利をいうものと解されるが，自己情報コントロール権は，未だこれが認められる範囲，権利の内容等について不確定な要素が多く，これを直ちに憲法１３条に基づく権利として認めることは困難である。一般に秘匿性の高い個人情報に関する自己情報コントロール権でさえ裁判例でこれを認めることについては消極的であるのに，店舗情報という一般的に公開されている情報についてこれをコントロールする権利が認められることはない。
エ差止め請求権の根拠となるのは，物権又はこれに準ずる権利，人格権等の絶対権，不正競争防止法，独占禁止法といった特別規定に基づく請求権，利用差止めを権利の本質とする知的財産権の他は，一定の不作為を目的とした契約に基づく請求権であり，営業権や業務遂行権に基づく差止めは認められないか，認められるとしても，業務遂行を阻害する行為であることが明らかであり，その態様が著しく相当性を欠いているような場合に限定される。ところが，本件では，これに該当しないことは明らかであるから，差止めは認められない。
(2)原告における損害の発生及びその金額
（原告の主張）
法人である原告にも名誉その他人格的諸利益があるから，法人が第三者の不法行為によって損害を被った場合には，金銭的評価可能なものである以上，その損害賠償が認められるべきであるところ，原告は，被告が本件店舗の店舗情報等を削除しないため，無形の損害を被ったものであり，その性質上財産上の評価が困難であるが，民事訴訟法２４８条を適用すべきである。
被告の行為は，原告における本件店舗の根幹的営業戦略を無用のものとならしめる重大なものであり，Ａのユーザーアクセス数が月間５０００万を超え，削除義務に違反して放置された期間が長期にわたること等を踏まえると，被告の不法行為によって原告が被った損害は３００万円を下回ることはない。
また，原告は，同損害回復に要する弁護士費用として同損害の１割に当たる弁護士費用３０万円の損害も被った。
よって，被告は原告に対し，３３０万円の損害賠償債務を負う。
（被告の主張）
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１認定事実


前記争いのない事実等に加え，証拠（各掲記のほか，甲２６，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実を認めることができる。
(1)本件店舗について
ア原告は，平成２２年６月，大阪市西区の繁華街ではない場所に本件店舗を開店した。本件店舗は，店先に一切看板を設置せず，入口には鉄扉がある。来店者は，インターホンを鳴らし，解錠を求めて，店員が開錠し，建物内に入ることができる。鉄扉の中に入っても，そこに本件店舗はなく，狭い階段があるのみで，その階段を上がった２階の扉には「ＤＯＮＯＴ    ＤＩＳＴＵＲＢ」（邪魔するな，あるいは開けるなの意味である。）の札が多数掲げられている。
２階の扉を開けると，３０坪ほどの店舗であり，広くきれいなバーラウンジがあり，バーカウンターの他，座敷やソファ席等が広く設けられ，カラオケができる個室もある。このように，本件店舗は，秘密性のある隠れ家としての演出がされている。
本件店舗には，「当店は会員制のプライベートラウンジにつき，Ａ等，口コミサイトへのご投稿はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と記載したプレートを掲示し，本件店舗の店舗情報をＡ等の口コミサイト等に投稿することを禁止する旨の告示を行っている（甲４の１ないし１１）。
イ原告は，本件店舗を開店する数年前から，大阪市西区内にＣという店舗を経営しており，この店舗については，開店以来，数多くのテレビ，雑誌等から取材を受け，宣伝も行っていたが，同店舗の常連客がゆっくりできる場所を提供する趣旨もあり本件店舗を開店することにした。原告は，本件店舗の改装費用として１０００万円程度支出した。本件店舗の客は，Ｃの常連客やその紹介をされた者，本件店舗に来店した者に紹介された者がほとんどである。本件店舗のホームページや，店内の表示には，会員制との記載があるものの，会員制ではなく，顧客名簿もない。
ウ原告は，本件店舗のホームページを作成し，インターネット上で公開している。同ホームページには，本件店舗の内部の写真，パーティープラン，ご予約・お問い合わせ先として電話番号が記載されている他，店内の見取り図，飲食のメニュー，本件店舗の住所，地図等が記載されている（乙１の１ないし５）。
本件店舗については，ブログもあり，そこには，店内の写真が掲載されており，「隠れ家的空間のＢＡＲで特別なひとときを。店長の親しい友人のみ入店出来ます。Ｃのａ町３号店。最大８０名様までのパーティー承ります。」との記載がある（乙２）。
本件店舗については，本件店舗のフェイスブックと店長のフェイスブックがあり，誰でも閲覧可能な設定となっている（乙３の１及び２，乙１１）。本件店舗では，ツイッター（乙１５）やミクシィ（乙１６）も利用している。Ｃのホームページから，本件店舗のホームページに入ることができるようになっている（乙１０）。
(2)Ａについて
アＡは，「ランキングと口コミで探せるグルメサイト」をキャッチフレーズとし，店舗で実際に食事をしたユーザーによる主観的な感想や評価（コメント）を写真等とともにインターネット上に公開することで，店舗選びの参考となる信頼できるレストランガイドとして活用されることを目的とするもので，日本全国の飲食店を無料でデータベース化し，店舗側からの情報だけでなく，店舗を利用した顧客の意見や感想を集め，共有していくものである。
Ａの特長としては，①今までのグルメサイトに載っていなかった「インターネット上で広告宣伝をしない美味しいお店」も検索できるように，日本全国の店舗を無料掲載によってデータベース化しており，平成２５年１１月現在全国約６９万件のレストラン情報を掲載していること，②Ａに掲載されているお店には，全て，ユーザー会員から寄せられたお店の個人評価をもとに，そのユーザー会員の信頼度を加味した独自のロジックで算出された「５点満点の点数（格付け）」が付いていること，③Ａに投稿された口コミ数は３５０万件と日本最大であり，ポジティブな内容だけでなく，ネガティブな内容も掲載しているなど実際に食事をした人のリアルな口コミが掲載されていることが挙げられる（これについては「人の味覚や嗜好は千差万別。賛否両論があって当然なので，きちんと両方掲載していくことが口コミサイトとしての信頼性において重要なポイントであると考えています。」との記載もある。甲３の２）。
顧客は，被告所定の手続により，ゲスト会員，レビュアー会員の登録手続をすることができ，口コミ投稿は，レビュアー会員登録をした者が行うことができる。口コミについては，ガイドラインを遵守しなければならず，レビュアー会員がＡに口コミの投稿を行った時点で当該口コミの国内外における複製，公衆送信等著作権法上の権利をレビュアー会員が被告に対して無償で利用することを許諾したものとなるとされている（甲８）。
被告は，Ａの利用について，利用規約を定めているが（甲８），同規約上，Ａは，ユーザー会員からの自己責任に基づく口コミの投稿によって成り立っているが，ガイドラインに反するもの，公序良俗に反するもの，その他，Ａの管理運営を妨げる等被告が不適切と判断したものについては，予告無く，当該口コミをＡから削除する場合があり，削除対象に該当するか否かは，全て被告が判断するとされている。イ運営ポリシーとして，「Ａは『お店選びで失敗したくない人のためのグルメサイト』をコンセプトとしております。Ａに掲載しているランキングと口コミは一般ユーザー様の口コミ・評価で成り立っております。中立・公正な運営を厳守しておりますので，運営側で特定の飲食店の利益になるような操作等を行うことは一切ございません。」としている（甲３の２）。
被告は，レストラン情報編集のガイドラインも作成しており，これによれば，レストラン情報もユーザー会員が編集するが，管理者側でメンテナンスをする項目もあり，特定のレストランについては編集不可能とする場合があるとされている（乙８）。
ウＡの利用者情報としては，平成２５年１１月現在の月間総ページレビュー１１億８３１２万ＰＶ，月間利用者数はパソコンが２５４８万人，スマートフォンが２４４８万人，フィーチャーフォンが１６８万人である（甲３の３）。
エＡには店舗会員があり，登録，店舗ページの基本情報，写真，メニュー，最新情報の掲載，クーポンの提示等は無料で行うことができる（甲３の４）。店舗会員数は，平成２６年２月現在９万９２７８店舗である。


オ被告は，健全なコミュニティサイト運営のためのルールとして，口コミを投稿する際の遵守事項としてガイドラインを規定した。その内容は，①実際に食事をした内容を具体的に記述すること，②店舗に悪影響を及ぼす，かつ，内容の確認が困難な事象についての投稿は避けること（事実関係の確認が困難でかつ他のユーザーや店舗から「その内容は事実と異なる」という連絡があった口コミについては，Ａ側で連絡を受けた内容をもとに確認し，本項に該当すると判断した場合には，当該口コミを削除する場合がある），③衛生管理面のクレームは投稿を避けること，④店舗の法律違反，契約違反に関する内容はしかるべき当局又は関係者に連絡すること，⑤個人への誹謗中傷，店舗への断定的批判及び不適当な表現は禁止（口コミとして不適切な表現はＡ側から修正をお願いすることがある），⑥店舗への個人的なクレームやトラブルに関する内容は避けること，⑦トラブルがあった店舗への口コミは避けること（該当の口コミを削除することがある），⑧法令に反する行為や犯罪行為等に結びつく口コミは禁止，⑨プライバシーの侵害に配慮すること，⑩著作権等の知的財産権に配慮すること，⑪対価を目的とした口コミ投稿の禁止，⑫通常利用できない場合は「通常利用外口コミ」にチェックを入れること，⑬店舗関係者が関係店舗に口コミ投稿することは禁止（該当の口コミを発見した場合には削除するし，Ａ側が店舗関係者からの口コミと判断した場合にも削除することがある），⑭節度ある表現での投稿をすること（Ａ側で不適切と判断した場合には，該当の口コミを削除する場合がある），⑮原本保持のお願い（「口コミがガイドラインに違反する場合，投稿したユーザーへの予告なく削除する場合があります」）というものである。
カ店舗掲載に関する方針について，「Ａでは『店舗情報を一般公開しているお店を全て掲載』する方針で運営しております。ホームページ・ショップカード・雑誌・書籍・電話帳などで店舗情報を一般公開しているお店については，店舗様のご意向に関わらず，口コミが投稿される仕組みとなっておりますので，ご了承ください。万が一，店舗情報を完全非公開で営業されていて，かつ店舗情報非掲載をご依頼の場合は，ご連絡ください」としている（乙２１）。
キ被告は，ユーザー会員からの会員料，飲食店からの広告料及び他の企業からの広告料によって収益を上げている。
(3)Ａへの本件店舗の店舗情報の掲載
Ａのユーザー会員は，平成２４年１１月１日，Ａに本件店舗を新規登録し，本件店舗の名称，住所，電話番号，交通手段，営業時間，定休日等の基本情報を掲載した（乙５１）。ユーザー会員は，同月２日，本件店舗の口コミ及び写真を投稿した。この口コミは「プライベートラウンジ」という題名で「本日，２軒目は，こちらのお店，プライベートラウンジで隠れ家過ぎましたので悩みましたがホームページがありましたので，レビューさせていただきました」から始まるものであった。店内の写真や料理，飲み物等の写真とこれに対するコメントもあった（甲７）。本件店舗がＡに載ってから，紹介者がない顧客が本件店舗に入ってきて大騒ぎをしたり，くつろいでいる年配客に絡んで暴力事件に発展したケースもあった。
(4)原告の被告に対する削除要求
原告は，被告に対し，平成２５年９月３０日到達の同月２７日付け通知書により，本件店舗は秘密基地，隠れ家として来店者の遊び心をくすぐることを企図し，他の飲食店との差別化を図ったサービスを展開しているのに，Ａに掲載されることにより，この営業戦略及び本件店舗の価値・サービスが大きく損なわれるので，本件店舗情報等を削除するよう要求した（甲５の１ないし３）。
ところが，被告は，原告に対し，同年１０月７日，飲食店に係る情報の掲載に関し，一般的に公開されている情報を利用することや飲食店に関する感想を述べることは表現の自由の範囲内で適法であること，本件店舗に関する情報は，インターネット上だけでもホームページのほか，複数発信・公開されていることが確認できたので，本件店舗の店舗情報をＡ上に掲載する行為は適法であることとして，本件店舗の店舗情報をＡから削除することには応じないと回答した（甲６）。
２争点(1)（被告は，原告から店舗情報等の削除を求める旨の申出があった場合に，これに応じるべき義務があるといえるか。被告が応じないことが違法であるといえるか。）について
(1)原告は，不法行為に基づく損害賠償及び人格権（営業権若しくは業務遂行権又は情報コントロール権）に基づく差止めを請求しているが，これらが認められるためには，被告において，原告から店舗情報等の削除を求める旨の申出があった場合に被告がこれに応じないことが違法と評価されることが必要となる。
そして，違法と評価されるかどうかは，被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係で決せられるべきものである。本件で問題となる被侵害利益としては，原告の情報コントロール権又は営業権若しくは業務遂行権である。
(2)アまず，情報コントロール権であるが，本件では，原告が本件店舗に関する店舗情報等を自由に取捨選択し，公開するものと公開しないものとを自らの意思で決定し，被告その他の者が決定することができないという権利又は利益を指すものと解される。
このような権利又は利益は，自らの情報に関しては自らが支配するというものであるので，人格権に基づくものと解されるが，これが憲法１３条で保障されるものであるかは検討の余地がある。
そして，情報コントロール権といってもその権利又は利益の内容及び外延が明らかではないこと，個人の情報に関しては，私生活をみだりに公開されないといういわゆるプライバシーの権利が憲法１３条に基づき保護されるものと認めることができるが，これも，私生活上の情報であればすべて公開されることが許されないものではなく，その情報内容に応じ，また，その侵害行為の態様により，保護の範囲は異なってくるものであることからして，情報コントロール権というものを，不法行為や差止めを認めるために保護されるべき権利又は利益として認めることは相当ではないと解する。
イ次に，営業権又は業務遂行権であるが，営業の自由，職業活動の自由は，憲法２２条１項の職業選択の自由に包摂されるものとして，保障されているものと解される。この権利の享有主体は，個人のみならず，法人においても認めることができる。したがって，原告は，自らの業務遂行のため，自己の情報に関し，公開するかどうかについて，選択する権利又は利益を有するものと考えられる。
(3)そこで，被告が，原告による店舗情報等の削除要求に応じないという行為の態様について検討する。


平成２４年１０月３１日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０２７６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年９月２６日
判        決
原              告        株式会   社ダナ   フォー   ム同訴訟代理人弁護士        山      上      和      則
藤      川      義      人
同          弁理士        辻      丸      光一    郎
中      山      ゆ      み
吉      田      玲      子
伊佐    治              創
被              告        栄研化   学株式   会社同訴訟代理人弁護士        永      島      孝      明
安      國      忠      彦
明      石      幸二    郎
朝      吹      英      太
浅      村      昌      弘
同訴訟復代理人弁護士      安      友      雄一    郎同          弁理士        磯      田      志      郎
浅      村              
池      田      幸      弘
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８００１９８号事件について平成２３年７月２５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，被告の後記２の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)被告は，平成１１年１１月８日，発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願（特願２０００－５８１２４８号。国内優先権主張日：平成１０年１１月９日（特願平１０－３１７４７６号））をし，平成１４年４月１２日，その一部を新たな出願とした特願２００２－１１０５０５号を特許出願し，平成１９年４月２３日，さらにその一部を新たな出願とした特願２００７－１１３５２３号を特許出願した。そして，同出願については，平成１９年９月２０日の出願公開を経て，平成２０年６月１３日，設定の登録（特許第４１３９４２４号）を受けた。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書（甲２４）を「本件明細書」という。
(2)原告は，平成２２年１０月２５日，本件特許に係る発明の全てである請求項１ないし４に係る発明（以下，請求項の番号に応じて「本件発明１」ないし「本件発明４」といい，これらを併せて「本件発明」という。）について特許無効審判を請求し，無効２０１０－８００１９８号事件として係属した。(3)特許庁は，平成２３年７月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の本件審決をし，その謄本は，同年８月４日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。なお，「／」は，本文中の改行箇所を示す。
【請求項１】領域Ｆ３ｃ，領域Ｆ２ｃ，および領域Ｆ１ｃを３′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し，実質的に等温で反応させることを特徴とする，１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。／ⅰ）前記Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域の５′側に前記Ｆ１ｃと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチド／ⅱ）ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃに相補的な塩基配列を含むオリゴヌクレオチド／ⅲ）前記Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド／ⅳ）ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの３′側に位置する任意の領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド／ⅴ）鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するＤＮＡポリメラーゼ，および／ⅵ）要素ⅴ）の基質となるヌクレオチド【請求項２】ⅱ）のオリゴヌクレオチドが，ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃとその５′側に位置する領域Ｒ１ｃに対し，前記Ｒ２ｃと相補な塩基配列を持つ領域の５′側に前記Ｒ１ｃと同じ塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチドで構成されるプライマーである請求項１に記載の方法
【請求項３】以下のオリゴヌクレオチドで構成されるプライマーを含む，１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成用プライマーセット。／領域Ｆ３ｃ，領域Ｆ２ｃ，および領域Ｆ１ｃを３′側からこの順で含む鋳型核酸に対し，／ⅰ）前記Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域の５′側に前記Ｆ１ｃと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチド／ⅱ）ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃに相補的な塩基配列を含むオリゴヌクレオチド／ⅲ）前記Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド／ⅳ）ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの３′側に位置する任意の領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド
【請求項４】ⅱ）のオリゴヌクレオチドが，ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃとその５′側に位置する領域Ｒ１ｃに対し，前記Ｒ２ｃと相補的な塩基配列を持つ領域の５′側に前記Ｒ１ｃと同じ塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチドで構成されるプライマーである請求項３に記載のプライマーセット
３本件審決の理由の要旨


(1)本件審決の理由は，要するに，①本件発明１及び３は発明の詳細な説明に記載されたものであり，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているから，本件特許が平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条６項１号（いわゆるサポート要件）及び同条４項（いわゆる実施可能要件）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえず，②本件発明は後記アないしオの引用例１ないし５に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明できないから本件特許が特許法２９条２項に違反してされたものとはいえず，③後記カの先願明細書に記載の発明は本件発明と同一ではないから本件特許が同法２９条の２に違反してされたものとはいえない，というものである。
ア引用例１：THE   JOURNALOFBIOLOGICAL   CHEMISTRYVol.266,No.21,   pp.14031-14038（平成３年（１９９１年）刊行。甲１の１・２）イ引用例２：DNA   REPLICATIONSECONDEDITION,   ARTHURKORNBERG,TANIA   A.BAKER,W.H.FREEMAN    ANDCOMPANY,    pp.700-703,pp.713-716,    pp.492-493&pp.504（平成４年（１９９２年）刊行。甲２の１～４）ウ引用例３：国際公開第９６／０１３２７（平成８年公開。甲３の１・２）エ引用例４：国際公開第９７／０４１３１（平成９年公開。甲４の１・２）オ引用例５：特開平７－２８９２９８号公報（甲５）カ先願明細書：特開２０００－３７１９４号公報（本件優先権主張日よりも前である平成１０年６月２４日が優先権主張日であり，本件出願公開日よりも前である平成１２年２月８日に出願公開された特願平１１－１７９０５６号の願書に最初に添付された明細書及び図面。甲６の１）
(2)本件審決が認定した引用例１ないし５に記載の発明（以下「引用発明１」ないし「引用発明５」という。）及び本件発明１とこれらの各引用発明との相違点（以下「相違点１」という。）は，次のとおりである（本件発明１とこれらの各引用発明との一致点については，明確な認定の記載がない。）。ア引用発明１：ｕｖｓＸリコンビナーゼの組換え反応に依存する，Ｔ４ホロ酵素を用いたスナップバックＤＮＡ増幅機構を開発することを課題とするものであり，その増幅機構は図８に記述され，Ｔ４ホロ酵素がスナップバック機構により中央にヘアピンを有する長い２本鎖ＤＮＡが合成され，これに二重鎖ＤＮＡに相同な直鎖ｓｓＤＮＡがｕｖｓＸリコンビナーゼの作用によって侵入し，該直鎖ｓｓＤＮＡがプライマーとして伸長し鎖置換相補鎖合成を行うというものイ引用発明２：種々のウイルスの生体内におけるＤＮＡ複製機構を明らかにすることを課題とするものであり，例えば，アデノ随伴ウイルスの増幅機構は，図１９－６に詳述されているが，３′末端と５′末端の双方にループが形成された１本鎖核酸（鋳型）において，その３′末端から自己を鋳型とする相補鎖合成が開始され，２本鎖の複製型が一旦形成され，その親鎖の３′末端の反対側でニックが生じ，ニックからの伸長反応の結果，ヘアピン構造への転移が生じ，末端ヘアピンの再構成によって，どちらかの末端に３′末端が形成され，当該末端からの自己を鋳型とする相補鎖合成によって，次の新しい鋳型が提供されるというものウ引用発明３：ヘアピン構造を形成し得るプライマーを使用し，核酸を等温増幅する方法の提供を課題とするものであり，２本鎖ＤＮＡの末端にあるパリンドローム配列は動的平衡によってヘアピン構造を形成し，折り曲げられた末端はプライマーとして機能し，自己を鋳型とする相補鎖合成を行って，核酸の伸長反応が継続
的に生じるというもの
エ引用発明４：単一のプライマーを用いて，ヘアピン構造を有する核酸を増幅することを課題とするものであり，その詳細は，図１７に示されるとおり，標的ポリヌクレオチドの領域Ａに相補的な配列と，標的ポリヌクレオチドの領域Ｂと同一の配列を有するプライマーを標的ポリオヌクレオチドにハイブリダイズさせ，３′末端からの伸長反応によって伸長生成物を生じさせ，これを熱変性によって鎖分離し，該伸長生成物が５′末端にヘアピン構造を形成した後に，プライマー（Ｄ）をハイブリダイズさせ，該生成物を非直線的に増幅するというものオ引用発明５：好熱性のポリメラーゼおよび制限エンドヌクレアーゼの両方が効率的に機能する等温鎖置換増幅法（好熱ＳＤＡ）の反応条件を提供することであり，その解決手段は，特定の好熱性のポリメラーゼや制限エンドヌクレアーゼを用いることであり，好熱ＳＤＡを行う前段階として，制限エンドヌクレアーゼ認識／開裂部位を含む標的核酸を増幅するために，２つのＳＤＡ増幅プライマーと，２つのバンパープライマー（ＯＰ（アウタープライマー）に相当）を用いるというものカ相違点１：本件発明１には，３′末端側に位置するループ部分にプライマーをアニールさせる工程があるのに対し，引用発明１ないし５には，いずれもこの工
程がない点
(3)本件審決が認定した本件発明１と先願明細書に記載の発明との一致点及び相違点（以下「相違点２」という。）は，次のとおりである（先願明細書に記載の発明自体については，明確な認定の記載がない。）。
ア一致点：領域Ｆ２ｃ，および領域Ｆ１ｃを３′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し，実質的に等温で反応させることを特徴とする，１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成用方法。／ⅰ）前記Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域の５′側に前記Ｆ１ｃと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチド／ⅱ）ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃに相補的な塩基配列を含むオリゴヌクレオチド／ⅴ）鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するＤＮＡポリメラーゼ，および／ⅵ）要素ⅴ）の基質となるヌクレオチド


イ相違点２：本件発明１では，さらに，該鋳型核酸において，領域Ｆ２ｃの３′側に領域Ｆ３ｃが含まれており，ＯＰとして「ⅲ）前記Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド，ⅳ）ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの３′側に位置する任意の領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド」を用いているのに対し，先願明細書に記載の発明について，先願明細書にはこのような領域Ｆ３ｃや前記ⅲ）及びⅳ）のオリゴヌクレオチド（ＯＰ）を用いることが記載されていない点４取消事由
(1)実施可能要件及びサポート要件に係る判断の誤り（取消事由１）(2)引用発明１に基づく容易想到性に係る判断の誤り（取消事由２）
ア引用発明１についての認定の誤り
イ相違点１に係る判断の誤り
(3)拡大先願に係る認定・判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（実施可能要件及びサポート要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，本件発明１及び３について，本件明細書によればわずかな程度の加熱変性などの処理が許容されているところ，加熱変性を利用すれば相当程度効率のよい核酸の合成が行われると認められるから，２つのＴＰが必須のものではないとする。
(2)しかしながら，本件発明１及び３ではリバースプライマーとしてＰＣＲプライマーが用いられており，２つのＴＰ（ターンバックプライマー）が使用されていないから，本件明細書の図６（Ｄ）及び（Ｅ）のような核酸ができあがり，加熱変性を利用しなければそれ以上の合成反応を進めることができないところ，本件明細書の図６（Ｄ）及び（Ｅ）の核酸が合成された以上，等温増幅用の酵素であるＢｓｔ酵素を利用する場合，加熱変性により酵素が失活するので，１サイクルごとに加熱変性を繰り返し，かつ，酵素を再添加しなければ合成が進まない。そして，このような加熱変性による合成は，等温増幅とはいえないし，ＰＣＲ法のほうがプライマーの設計も簡便で使いやすい。すなわち，本件発明１及び３において，一対のＴＰを用いず，ＴＰ及びＰＣＲプライマーを用いた場合，単一の酵素で特異性が高い等温増幅の提供という本件発明の課題を解決できないばかりか，本件出願当時の周知技術であるＰＣＲ法よりも劣った核酸合成方法になる。さらに，本件出願の親出願に当たる発明の公開公報には，そこに記載の図６の方法が等温増幅反応ではない旨が明記されている（甲４４）。したがって，等温増幅を提供することを課題とする本件発明１及び３では，２つ（一対）のＴＰが必須である。
このように，フォワードとリバースのうち少なくとも一方にＴＰを用いた増幅反応は，熱変性を必要とし，特異性も高いとはいえず，煩雑な酵素の添加工程を必要とし，しかも，本件明細書には当該増幅反応が本当に起きることを示す実証データの記載がないから，フォワードとリバースのうち少なくとも一方にＴＰを用いた増幅反応を含む点で，本件発明１及び３は，サポート要件及び実施可能要件に違反する。
(3)以上のとおり，本件発明１及び３において２つのＴＰは，必須であり，これに反する本件審決の判断は，誤りである。
〔被告の主張〕
(1)本件発明１は，工程ａ）ないしｄ）を含む「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」の「合成方法」であるところ，本件明細書の図５（Ｂ）に記載の核酸を使用する場合，図６に記載の工程を経て図６（Ｄ）に記載の産物を合成する旨が明記されており，当該産物（図６（Ｄ））が，本件発明１が目的とする核酸である（本件明細書【００３７】）から，本件発明１及び３は，実施可能要件及びサポート要件を満たすものである。
(2)原告は，加熱変性を利用しなければそれ以上の増幅反応を継続することができない旨を主張するが，本件発明１及び３は，本件明細書の図６（Ｄ）の産物からそれ以上の増幅反応を継続することを対象としていないばかりか，本件明細書は，当該産物から加熱変性を利用して更なる増幅を行う場合にも「たいへん効率的な反応となる」旨（【００３７】）のほか，当該産物からＳＤＡ法を利用した増幅が可能になることや，転写も行われることを記載している（【００６４】【００６５】）から，加熱変性は，必須のものではない。
このように，本件発明１及び３の合成方法において２つのＴＰは，必須ではないから，原告の主張には理由がない。
２取消事由２（引用発明１に基づく容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，①引用発明１が解決課題及び課題解決手段において，本件発明１とは全く異なる発明であり，引用例１ないし５にはループ部分にプライマーをアニールさせることも記載されておらず，②したがって，引用例１ないし５に記載された発明をどのように組み合わせたとしても，本件発明は当業者が容易に発明できないものというべきであるとする。
(2)しかしながら，前記(1)①についてみると，引用例１は，ウイルスの遺伝子の複製機能に関する学術論文であるが，そこには，等温での増幅方法を提供するという本件発明１と共通の課題を明確に記載しており，かつ，ステムループ構造を「ヘアピン構造」（甲２７）と呼び，プライマーを「直鎖ｓｓＤＮＡ」と呼んでいる（引用例１のFig.８の説明）。そして，本件明細書は，「アニール」を「核酸がワトソン－クリックの法則に基づく塩基対結合によって２本鎖構造を形成することを意味する。」と定義していることから，ここにいう「アニール」は，酵素の作用によるものも含む全ての水素結合を介した２本鎖の形成を意味する。以上によれば，引用例１におけるヘアピン構造に直鎖ｓｓＤＮＡが侵入してＤループを形成するということは，プライマーがループにアニールすることを意味することが明らかである。このように，引用例１には，ループ部分にプライマーをアニールさせることが記載されている。
(3)前記(1)②についてみると，まず，本件審決は，引用例１のステップ５では，酵素（ｕｖｓＸタンパク質）を用いて反応を起こしているから，酵素を用いなければ引用例１に記載された鋳型にフリーループを形成するはずがない（阻害要因）と当業者が考えるであろうとする。


しかしながら，酵素を用いなくても，平衡反応（呼吸）により２本鎖が１本鎖になり得ることや，そのようにして形成されたループにプライマーがアニールし得ることは，いずれも周知である（引用例２，甲３８～４３）。したがって，引用例１においてフリーループを形成して，酵素（ｕｖｓＸタンパク質）を用いないようにしても，Fig.８ステップ５の反応は起こり得るし，引用例１にも，その旨の記載がある（Fig.１）。したがって，引用例１には上記阻害要因はない。次に，本件発明のポイントは，①ループの３′末端からの自己伸長反応及び②ループにアニールしたプライマーの伸長反応の２つの構成要件の組合せであるところ，①は，周知技術であり（引用例２，３，甲３１～３６，４４），②については，前記(2)に記載のとおり，引用例１に記載がある。そして，引用例１には，②のループにアニールしたプライマーの伸長反応が等温増幅反応のモデルになるという教示があり，この教示に従って①の３′末端から自己伸長反応するループに②を組み合わせて本件発明１の等温増幅法を想到することは，当業者には容易であるというべきである。
(4)本件審決は，①引用例１ないし５にはいずれも３′末端側に位置するループ部分にプライマーがアニールすることが記載されておらず，したがって，②引用例１ないし５に記載された発明をどのように組み合わせたとしても，本件発明１ないし４を当業者が容易に発明できないものというべきであるとする。しかしながら，前記のとおり，引用例１にはループにプライマーがアニールすることについて記載がある。
また，本件審決は，引用発明５においてＯＰを用いても増幅が連続して続くといったものではなく，数倍に増幅される程度にすぎないものであり（引用例５の図１），引用発明４が熱変性を利用して単一のプライマーにより非直線的に増幅しようとするものであるから，当業者が引用例４の図１７Ｃに記載のプライマーＤにＯＰを組み合わせようとするはずがないばかりか，引用発明５のＯＰを引用発明４に記載のＴＰにすると，次の増幅に用いられなくなることが明らかであるとする。しかしながら，引用発明４は，一対のＰＣＲプライマーの中の１つのプライマーのみを用いることを目的としており，この目的は，ＯＰとは無関係であるから，ＯＰの使用は，引用発明４の技術的思想には反しない。また，引用例４には本件発明１と同じＴＰが記載されており，ＴＰと１つのＰＣＲプライマーを用いて増幅中間体を合成した場合，その後の増幅反応に熱変性を用い得るとの記載があるほか，ＴＰがターンバックすることにより，３′末端側にステムループが形成され，そこにＴＰがアニールすることや，熱変性を用いれば，引用例４の図１７にも記載されているＴＰ伸長鎖の３′側のステムループ構造が破壊され，ステムループのループ３′末端からの自己を鋳型とした自己伸長反応というＴＰの機能が損なわれることは，いずれも当業者が容易に理解できることである。したがって，当業者は，引用発明４のＴＰを用いた増幅反応を実現するためには熱変性が逆効果であることを容易に理解可能であり，むしろ，引用発明４のＴＰの機能を等温増幅反応に使用すると考えるのが自然であって，引用発明４と引用発明５と組み合わせることに阻害要因はない。
なお，遺伝子の増幅方法であるＰＣＲ法は，生体内の細胞分裂において起こっているところ，生体内での複製反応では，２本鎖のＤＮＡを分離して１本鎖にする際に，生体に害を及ぼさないように複雑なプロセスを要するが，人工的に実施する場合には，このような考慮を要しないため，試験管内で簡単に再現することが可能である。むしろ，引用例１のFig.８の説明には，同図の反応が試験管での増幅方法のモデルとなることが明確に記載されているから，引用例１の増幅機構が生体内での反応であることを根拠とする被告の主張は，失当である。また，前記１〔原告の主張〕(2)に記載のとおり，本件発明１及び３は，熱変性が必要であって，「単一の酵素で特異性が高い等温増幅の提供」という本件発明の課題を解決できないばかりか，本件特許出願当時の周知技術であるＰＣＲ法よりも劣った核酸合成方法になるから，産業の発達に寄与するという特許法１条の目的に反するので，同法２９条２項所定の進歩性がないというべきである。(5)以上のとおり，本件審決は，引用発明１の認定を誤り，相違点１の判断を誤っているから，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)本件発明１の合成方法では，塩基対結合が可能な領域Ｆ２ｃを含むループを形成し得る核酸が形成される（本件明細書の図２（７）及び図５（Ｂ））が，引用発明１では，そのようなループが形成されない。引用例１のFig.８は，単に折り返しを有する２本鎖を図示しているにすぎない。
(2)本件発明の反応では，塩基対結合可能なループにプライマーをアニールさせることが必要になるが，引用例１のFig.８の工程１から２は，２本鎖であるヘアピン構造に対し，組換え酵素（リコンナーゼ）により，２本鎖ヘアピン生成物や２本鎖の二量体中間体の切断，プロセシング，対合（組換え），合成及び解離という各反応を経て直鎖ｓｓＤＮＡを導入しているにすぎず，塩基対結合可能な領域を有するループが存在しないことが明白であり，塩基対結合が可能となるループにプライマーをアニールさせることとは明らかに異なる。
(3)そもそも，引用例１は，人工的な核酸増幅方法に関するものではなく，単に生体内におけるＴ４バクテリオファージの相同遺伝子組換え機構を観察して報告したものであって，特定の標的核酸を増幅させる核酸増幅反応に関するものではないばかりか，Ｔ４－ホロ酵素やｕｖｓＸタンパク質等の生体内に存在する物質の関与を必須とするものであるから，核酸の増幅方法への応用の可能性は，極めて抽象的なものである。
以上のように，引用発明１は，解決課題及び課題解決手段において，特に工程Ｃ）において，本件発明と比較自体が困難なほどに相違した発明であって，引用例２及び３に適用できるものでもない。
(4)原告は，ループ３′末端からの自己伸長反応が周知技術である旨（引用例２，３，甲３１～３６，４４）を主張するが，引用例２に記載されているのは，アデノ随伴ウイルスの生体内での反応機構のモデルにすぎず，本件発明１の合成方法において生じるループ構造へのプライマーのアニールについては記載がないし，引用例３に記載されているのは，いわゆるヘアピン構造を有するプライマー及びそのプライマー由来の折り返し構造であって（乙１），塩基対結合が可能な領域を有するループではない。


また，原告は，ループにプライマーがアニールすることが周知技術である旨（甲３８～４３）を主張するが，これらの証拠に記載の技術は，いずれも引用例１ないし３に適用し得る周知技術とは到底認められないものばかりである。(5)さらに，引用例１には，核酸におけるループの形成やループへのプライマーのアニールが記載されていないから，これを引用例２ないし５の記載とどのように組み合わせても本件発明には到達できない。
また，引用発明４は，従来のＰＣＲにおいて２つのプライマーが必要であったことを課題として，単一のプライマーによって増幅を行うためにポリヌクレオチドヘアピンと単一のプライマーＤとを使用したものであるから，これに加えて引用発明５のプライマーをさらに使用することは，引用発明４の目的に反するものであり，当業者にとって明白な阻害事由になる。そもそも，引用例４には，等温条件下で増幅を進めるための手段や，どのようにＯＰを使用すればよいかについても，記載も示唆もない。
したがって，引用例４及び５を組み合わせることは，困難である。なお，前記のとおり本件発明の実施に加熱変性は不要である。(6)以上に加えて，引用例１は，本件発明１ないし４とは解決課題及び解決手段が異なり，先行技術文献とはならないし，引用例４に記載の発明は，プライマー数を減らすことを解決課題とする発明であるから，仮に引用例５にＯＰが記載されているとしても，これを引用発明４に採用することには阻害事由が存在する。(7)以上のとおり，原告の主張に理由はなく，本件発明の進歩性を肯定した本件審決の認定・判断は，至極正当である。
３取消事由３（拡大先願に係る認定・判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，①先願明細書に記載の発明について，先願明細書には本件発明１の領域Ｆ３ｃやⅲ）及びⅳ）のオリゴヌクレオチド（ＯＰ）を用いることが記載されていない，②甲１３に記載された内容によって，先願明細書に記載の発明の内容が補われるものではないから，先願明細書によりＯＰが記載されているに等しいとはいえない，③ＯＰを用いると直線的増幅ができなくなるから，ＯＰの使用が先願明細書の課題に反するものであって，課題解決の微差ではない，④被告が別件訴訟で本件発明と先願明細書に記載の発明とが同一であると認めているとしても，そのこと自体が本件特許が無効であるか否かの判断を左右しないとする。(2)しかしながら，前記(1)①についてみると，本件発明の特許請求の範囲の記載において，ＯＰは，領域Ｆ２ｃ又はＲ２ｃの３′末端側にアニールするオリゴヌクレオチドであること以外には，一切の規定がないところ，先願明細書の図１３及び１４に記載のプライマーは，いずれもこれらの要件を満たしている。むしろ，先願明細書の分割出願（孫出願）である甲１２には，本件発明のＯＰが記載されていることは，先願明細書にＯＰが記載されていることを裏付けるものである。また，被告は，先願明細書にはＯＰの記載がない旨を主張するが，等温増幅を実現させるためには，等温条件下でテンプレートからプライマー伸長鎖をはがして１本鎖にし，次のプライマーのためのテンプレートにする必要があるところ，そのための技術としてＤＮＡポリメラーゼ及びＯＰを用いた技術は，従前から知られていた（甲５，１３）。そして，先願明細書は，従来技術としてＯＰを用いたＳＤＡ法に関する記載があり（【０００６】【０１３９】），図１ないし３では，ＴＰがテンプレートにハイブリダイズして伸長した後，ターンバックしてステムループを形成することで，上記の１本鎖を形成し（すなわち，ＴＰがＯＰを同じ役割を果たしている。），図１３では，２つのプライマーを結合させて一方のプライマーをＯＰとして機能させている。すなわち，図１３①②のプライマーにおいて，一方の３′末端の配列ｃ′ｄ′は，鋳型核酸の配列ｃｄ（領域Ｆ２ｃ）に相補的な塩基配列Ｆ２に該当し，ｃ′ｄ′の５′末端側配列ａｂ（領域Ｆ１ｃ）と同一の塩基配列を持つ領域であり，これらを併せたものがＴＰに該当する一方，プライマーの他方の３′末端の配列ｇ′ｈ′は，鋳型核酸の配列ｇｈ（領域Ｆ３ｃ）と相補的な塩基配列を持ち，これがＯＰに該当する。そして，図１３③のとおり，ＴＰ及びＯＰのそれぞれから鎖伸長反応が起き，図１３④のとおり，ＴＰの伸長鎖が鋳型から分離して１本鎖になる。このように，先願明細書には，ＯＰについての記載があるといえる。(3)前記(1)②についてみると，特許法２９条の２の先願明細書に記載されている発明の技術内容を理解するに当たり，周知技術を参酌することは，可能であるばかりか，先願明細書は，甲１３を参考として援用する旨を明記しているから，先願明細書に記載の発明を理解するために甲１３を参照し得ることは，当然である。また，先願明細書に記載の発明は，等温での鎖置換型核酸増幅法（ＳＤＡ法）であるところ，先願明細書は，ＳＤＡ法について援用する旨を明記している（【０００６】）から，甲１３によって何を補うべきかは，明らかである。そして，甲１３のＦＩＧ－１は，ＯＰについて記載しているから，先願明細書には，ＯＰを用いたＳＤＡ法について記載している。


よって，先願明細書には，ＯＰが記載されていることになる。(4)前記(1)③についてみると，先願明細書に記載の発明は，先願明細書の図３④の核酸（以下「ダンベル型中間体」ともいう。）と一対のＴＰとを用いた非直線的増幅反応（指数関数的増幅反応）をも課題としており（甲２５，２６参照），先願明細書には，フォワード及びリバースの双方にＴＰを用いて等温で増幅反応させることについて記載がある（【００２５】）一方で，本件発明は，ＴＰ（プライマーＦＡ及びＲＡ）の伸長鎖をＯＰ（プライマーＦ３及びＲ３）の伸長鎖で置換して剥がすことで合成したダンベル型中間体と一対のＴＰとから，指数関数的増幅（非直線的増幅）をすることができるものである（本件明細書の図１～３）から，両発明のダンベル型中間体は，いずれもＴＰの伸長鎖によって形成されており，その機能も増幅反応も，いずれも同じである。すなわち，先願明細書に記載の発明及び本件発明１において，非直線的な等温増幅反応で重要なのは，一対のＴＰを使用することであって，ＯＰは，ＴＰ伸長鎖を鋳型ＤＮＡから剥離する際に働くという等温増幅反応の開始を補助するだけであって，本質的部分ではない（なお，先願明細書におけるダンベル型中間体は，２本鎖として，本件発明のダンベル型中間体は，１本鎖として，それぞれ記載されているが，これは，表現上の相違であって実質的な相違ではなく，両者は，「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」であるという点で同一の構造である。）。このように，本件発明のＯＰ（プライマーＦ３及びＲ３）は，非直線的増幅用のダンベル中間体を得るためのものであるが，先願明細書に記載の発明のように用いなくても先願明細書に記載の発明の課題である非直線的増幅はできるから，ＯＰを用いることは，課題解決のための微差にすぎない。
(5)前記(1)④についてみると，被告は，他の訴訟事件における準備書面及び技術説明資料（甲８～１１）において，いずれも先願明細書に本件発明と同一の発明が記載されていることを自認している。したがって，被告は，信義則に基づき，先願明細書に記載の発明と本件発明の同一性を本件審判及び本件訴訟においては争えないというべきである。
(6)以上のとおり，本件発明と先願明細書に記載の発明との間に相違点２は存在せず，本件審決は，先願明細書に記載の発明の認定を誤っているから，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)先願明細書に記載の発明の技術的思想は，ＴＰである「第１のセグメントＢ′及び第２のセグメントＣを含む第１の初期プライマー（核酸構築物）」，ＴＰである「第１のセグメントＦ及び第２のセグメントＥ′を含む続く初期プライマー（核酸構築物）」，基質，緩衝液及びテンプレート依存性重合化酵素を提供する工程と，該特定の核酸配列及び該新規プライマー（核酸構築物）をインキュベートし，該特定の核酸配列を非線形に増幅する工程と，を包含する増幅方法であって（先願明細書の図１～３），各末端において，各鎖のステムループ構造を含む２本鎖分子（図３④のダンベル型中間体）を得ることを目的とするものである（【０１３０】）。(2)本件発明１は，フォワード側のプライマー及びそのＯＰであるオリゴヌクレオチドⅰ）及びⅲ）並びにリバース側のプライマー及びそのＯＰであるオリゴヌクレオチドⅱ）及びⅳ）との４種のプライマーを含む反応液を反応させることを特徴とする核酸の合成方法に関する発明である。
他方，先願明細書の図１３及び１４に記載されているプライマーは，３′末端を２つ有する特殊なプライマーであって，プライマーの中央において５′末端が連結されており，それを中心に３′末端である矢印が２本出ている構造を有するものであって，図１３及び１４は，このような特殊な構造を有するプライマーに由来する伸長生成物が鋳型核酸から分離されて，順次その特殊な構造により伸長していく一連の反応を示すものであり，ＯＰを含む反応液を反応させることを含む核酸の合成方法を開示するものではないし，原告がＯＰとして主張する部分がＯＰとしての機能を果たすものでもない。
しかも，先願明細書の増幅方法では，動的平衡によりループを形成してプライマー結合部位を再生し，新たな初期プライマーをアニールさせ，その伸長により先の伸長プライマーを分離することを特徴とするものであり，プライマー伸長生成物の鋳型からの分離（直線的増幅）が繰り返されるのである。そのため，仮に，初期プライマーの鋳型からの分離方法としてＯＰを使用すると，鋳型とＯＰ伸長生成物との２本鎖構造が形成され，上記プライマー結合部位を再生するという機構が生じなくなるのであるから，先願明細書の増幅方法は，ＯＰを使用する分離方法とは相容れない特徴を持つものである。
(3)本件訴訟の争点は，あくまでも先願明細書にＯＰが記載されているか否かであるところ，先願明細書にはその記載がないのであるから，孫出願に当たる甲１２の記載は関係がないし，甲１２の請求項１６及び１７がＯＰを意味するものであるとしても，それは，新規事項の追加を看過した過誤登録に該当するから，甲１２によって先願明細書にＯＰの記載があることの裏付けとはならない。むしろ，甲１２の請求項９，１６及び１７は，新規事項であるとして拒絶理由通知がされていたが，請求項９がＯＰではないことを明らかにする補正により，請求項１６及び１７の違法も解消されて特許査定がされている（甲１９～２３）ばかりか，請求項１６及び１７を追加する補正の根拠となった甲１２【０１３０】【０１３２】及び図２には，いずれもＯＰが一切記載されていないから，甲１２は，原告の主張を裏付けるものではない。
(4)甲１３は，参考として援用されているのであり，それによって先願明細書に記載の発明の内容が補われるものではないし，先願明細書が甲１３を引用している部分は，先願明細書に記載の発明とは異なる増幅方法であるＳＤＡ法のバリエーションの記載部分であるから，仮に甲１３にＯＰが記載されているとしても，それはＳＤＡ法におけるＯＰの使用であって，先願明細書に記載の発明の増幅方法を補充するものではない。


(5)先願明細書に記載の発明は，ＯＰを用いない増幅方法であり，ＴＰ伸長物の鋳型からの分離は，動的平衡に依存する不安定なものである一方，本件発明の合成方法は，ＯＰを利用することにより，不安定な動的平衡に依存せずに確実にＴＰ伸長生成物を鋳型から分離させることができるものである。このように，ＯＰの使用の有無は，増幅方法の安定性にも大きく影響するから，ＯＰの使用の有無は，微差などではあり得ない。
先願明細書の図３に記載の工程は，図３④（ダンベル型中間体）を最終産物とするものであって，本件発明１により合成される「１本鎖状に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」とは明らかに相違するから，非直線的増幅であって共通であるとはいえない。
さらに，先願明細書の図１７Ａ及びＢは，いずれも不鮮明であり，いずれのバンドが先願明細書に記載の発明の最終産物であるダンベル型中間体に対応するものであるかも記載されていない（Ｂでは，バンド同士の密着により，どのようなバンドが生じているかは，判別不能である。）から，これらの図から段階的な分子量の増大を読み取ろうとする見解（甲２５，２６）は，本件発明１に基づく後知恵にすぎない。
(6)別件の訴訟事件は，本件特許とは無関係な別件特許の進歩性が争われたものであって，先願明細書に対する特許法２９条の２の適用とは無関係であるばかりか，被告の主張に矛盾抵触はない。
(7)以上のとおり，先願明細書に本件発明が記載されていないとする本件審決の認定は正当であり，原告の主張には理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載について
本件発明は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本件明細書には，おおむね次の記載がある。
ア本件発明は，核酸の増幅方法として有用な，特定の塩基配列で構成される核酸を合成する方法に関する（【０００１】）。
イ核酸の塩基配列の相補性に基づく分析方法は，遺伝的な特徴を直接に分析することが可能なため，遺伝的疾患等には非常に有力な手段であるが（【０００２】），試料中に存在する目的の遺伝子量が少ない場合の検出は，一般に容易ではなく，標的遺伝子そのもの等を増幅することが必要となる。ＰＣＲ法は，invitroにおける核酸の増幅技術として，現在最も一般的な方法であるが，実施のために特別な温度調節装置が必要であるし（【０００３】），１塩基多型（ＳＮＰｓ）の解析では，誤って混入した核酸を鋳型として相補鎖合成が行われた場合，誤った結果を与える原因となるので，ＰＣＲ法をＳＮＰｓの検出に利用するには，特異性の改善が必要とされている（【０００４】）。ＬＣＲ法も，合成した相補鎖と鋳型との分離に温度制御が必要であり（【０００５】），ＳＤＡ法は，温度制御を省略できるが（【０００６】），鎖置換型のＤＮＡポリメラーゼに加えて，ニックをもたらす制限酵素を組み合わせる必要があり，コストアップの要因となっているほか，一方の鎖には酵素消化に耐性を持つように基質としてｄＮＴＰ誘導体を利用しなければならないので，増幅産物の応用が制限される（【０００７】）。さらに，ＮＡＳＢＡ法は，複雑な温度制御を不要とするが，複数の酵素の組合せが必須であり，コストの面で不利であるし，複数の酵素反応を行わせるための条件設定が複雑なので，一般的な分析方法として普及させることは，難しい。このように，公知の核酸増幅反応においては，複雑な温度制御の問題点や複数の酵素が必要となることといった課題が残されている（【０００８】）。
ウ本件発明の課題は，新規な原理に基づき，低コストで効率的に配列に依存した核酸の合成を実現することができる方法，すなわち，単一の酵素を用い，しかも，等温反応条件の下でも核酸の合成と増幅を達成することができる方法の提供である。さらに，本件発明は，公知の核酸合成反応原理では達成することが困難な高い特異性を実現することができる核酸の合成方法及びこの合成方法を応用した核酸の増幅方法の提供を課題とする（【００１４】）。
エ本件発明の発明者らは，鎖置換型の相補鎖合成を触媒するポリメラーゼの利用が，複雑な温度制御に依存しない核酸合成に有用であることに着目し（【００１５】），従来技術とは異なる角度から合成起点となる３′－ＯＨの供給について検討した結果，特殊な構造を持ったオリゴヌクレオチドを利用することによって，付加的な酵素反応に頼らずとも３′－ＯＨの供給が可能となることを見出し，本件発明を完成した（【００１６】）。
オ本件発明が合成の目的としている１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸とは，１本鎖上に互いに相補的な塩基配列を隣り合わせに連結した核酸を意味する。さらに，本件発明は，相補的な塩基配列の間にループを形成するための塩基配列を含まなければならないが，これをループ形成配列と呼ぶ。本件発明によって合成される核酸は，実質的に，上記ループ形成配列によって連結された互いに相補的な塩基配列で構成される（【００２５】）。すなわち，本件発明における１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結した核酸とは，同一鎖上でアニールすることが可能な相補的な塩基配列を含み，そのアニール生成物は，折れ曲がったヒンジ部分に塩基対結合を伴わないループを構成する１本鎖核酸と定義することもできる（【００２６】）。
カ本件発明の特徴となっている，３′末端に同一鎖上の一部領域Ｆ１ｃにアニールすることができる領域Ｆ１を備え，この領域Ｆ１が同一鎖上の領域Ｆ１ｃにアニールすることによって，塩基対結合が可能な領域Ｆ２ｃを含むループを形成することができる核酸は，様々な方法によって得ることができる。最も望ましい態様においては，少なくとも，特定の塩基配列を持つ核酸の領域Ｘ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域Ｘ２及び当該領域Ｘ２ｃの５′末端側に位置する領域Ｘ１ｃと実質的に同じ塩基配列を持つ領域Ｘ１ｃとで構成され，領域Ｘ２の５′末端側に領域Ｘ１ｃが連結されたオリゴヌクレオチドを利用した，相補鎖合成反応に基づいてその構造を与えることができる（【００３２】）。


キ本件発明において，３′末端側から領域Ｆ３ｃ－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃを，５′末端側から領域Ｒ３－Ｒ２を備える鋳型となる核酸の領域Ｆ２ｃに対して，３′末端側から領域Ｆ２－Ｆ１ｃを備えるＦＡオリゴヌクレオチドをアニールして，鋳型となる核酸の５′末端側に向かう相補鎖合成の起点とし，次に，鋳型となる核酸の領域Ｆ３ｃに対して，３′末端側に領域Ｆ３を備えるオリゴヌクレオチドをアニールして，ＦＡオリゴヌクレオチドにより形成された相補鎖を置換し，ＦＡオリゴヌクレオチドを１本鎖（Ａ）とした上で，更に当該ＦＡオリゴヌクレオチドの３′末端側の領域Ｒ２ｃに対応する領域Ｒ１から相補鎖合成を行うと，合成された核酸は，３′末端側から領域Ｆ１－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃを持つことになる
この核酸をさらにアウタープライマーによりＲ３を起点とする相補鎖合成によって置換して１本鎖とし，３′末端が塩基対結合が可能な状態となると，３′末端側の領域Ｆ１は，同一鎖上のＦ１ｃにアニールし，自己を鋳型とした伸長反応が進む（Ｂ）
そして，上記３′末端側に位置する領域Ｆ２ｃを塩基対結合を伴わないループとして残す
このループには上記ＦＡオリゴヌクレオチドの領域Ｆ２がアニールし，これを合成起点とする相補鎖合成が行われる（Ｂ）
このとき，先に合成された自身を鋳型とする相補鎖合成反応の生成物が，鎖置換反応によって置換され塩基対結合が可能な状態となる（【００４５】図５）
上記ＦＡオリゴヌクレオチドを１種類及びこれをプライマーとして合成された相補鎖を鋳型として核酸合成を行うことが可能な任意のリバースプライマーを用いた基本的な構成によって，複数の核酸合成生成物を得ることができる
すなわち，上記ＦＡオリゴヌクレオチドにより置換された鋳型となる核酸の３′末端にある領域Ｒ１ｃに対して，３′末端側に領域Ｒ１を備えるＲＡオリゴヌクレオチドをアニールさせ，ＦＡオリゴヌクレオチドを置換することで，合成の目的となっている１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸（Ｄ）が生じる
他方，上記置換によって１本鎖となったＦＡオリゴヌクレオチドにより形成された相補鎖にＲＡオリゴヌクレオチドがアニールし，相補鎖合成が行われることによって２本鎖となった生成物（Ｅ）は，加熱変性などの処理によって１本鎖とすれば，再び（Ｄ）を生成するための鋳型となる
また，（Ｄ）は，加熱変性などによって１本鎖にされた場合，もとの２本鎖とはならずに高い確率で同一鎖内部でのアニールが起こり，上記（Ｂ）の状態に戻るので，更にそれぞれが１分子ずつの（Ｄ）及び（Ｅ）を与える
これらの工程を繰り返すことによって，１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸を次々に合成していくことが可能である
１サイクルで生成される鋳型と生成物が指数的に増えていくので，たいへん効率的な反応となる（【００４６】図６）
ところで上記（Ａ）の状態を実現するためには，はじめに合成された相補鎖を少なくともリバースプライマーがアニールする部分において塩基対結合が可能な状態にしなければならない
このステップは，任意の方法によって達成できる
すなわち，最初の鋳型に対してＦＡオリゴヌクレオチドがアニールする領域Ｆ２ｃよりも更に鋳型上で３′末端側の領域Ｆ３ｃにアニールするアウタープライマー（Ｆ３）を別に用意し，これを合成起点として鎖置換型の相補鎖合成を触媒するポリメラーゼによって相補鎖合成を行えば，上記領域Ｆ２ｃを合成起点として合成された相補鎖は，置換され，やがて領域Ｒ２がアニールすべき領域Ｒ２ｃを塩基対結合が可能な状態とする
鎖置換反応を利用することによって，ここまでの反応を等温条件下で進行させることができる（【００４７】図５）
ク本件発明において，１本鎖核酸の３′末端側には，同一鎖上の領域Ｆ１ｃに相補的な領域Ｆ１が存在するので，当該領域Ｆ１と領域Ｆ１ｃとは，速やかにアニールして相補鎖合成が始まるが，その際，領域Ｆ２ｃが塩基対結合が可能な状態で維持されたループを形成する
そして，上記領域Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ本件発明のオリゴヌクレオチドＦＡは，上記ループ部分にアニールして，相補鎖合成の起点となり，先に開始した領域Ｆ１からの相補鎖合成の反応生成物を置換しながら進む結果，自身を鋳型として合成された相補鎖は，再び３′末端において塩基対結合が可能な状態となる
この３′末端は，同一鎖上の領域Ｒ１ｃにアニールし得る領域Ｒ１を備えており，やはり同一分子内の速やかな反応により，両者は，優先的にアニールする
このようにして，本件発明による１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸は，次々と相補鎖合成と置換とを継続し，その３′末端Ｒ１を起点とする伸長を続けることになるが，当該３′末端Ｒ１の同一鎖へのアニールによって形成されるループには常に領域Ｒ２ｃが含まれることから，以降の反応で３′末端のループ部分にアニールするのは，常に領域Ｒ２を備えたオリゴヌクレオチドＲＡとなる（【００５７】）
一方，自分自身を鋳型として伸長を継続する１本鎖の核酸に対して，そのループ部分（領域Ｆ２ｃ）にアニールするオリゴヌクレオチドを合成起点として相補鎖合成される核酸（ＦＡ）に着目すると，ここでも，本件発明による１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成が進行している
そして，この核酸の合成によって置換された核酸が（領域Ｒ２ｃを含むループを経て）相補鎖合成を開始すると，やがてその反応は，かつて合成起点であったループ部分（領域Ｆ２ｃ）に達して再び置換が始まる
こうして，ループ部分（領域Ｆ２ｃ）から合成を開始した核酸も，置換され，その結果，同一鎖上にアニールすることができる３′末端Ｒ１を得て，当該３′末端Ｒ１は，同一鎖の領域Ｒ１ｃにアニールして，次の相補鎖合成を開始する（【００５８】）


本件発明に基づくオリゴヌクレオチドとしては，３′末端側から領域Ｆ２－Ｆ１ｃを備えるＦＡと，同じく領域Ｒ２－Ｒ１ｃを備えるＲＡとがあるが（【００５３】【００５４】），まず，鋳型となる核酸（３′末端側からＦ３ｃ－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃ－鋳型領域－Ｒ１－Ｒ２－Ｒ３）の領域Ｆ２ｃに対してＦＡの領域Ｆ２をアニールさせ，これを合成起点として相補鎖合成を行う。次に，３′末端側から領域Ｆ３を有するアウタープライマーを鋳型となる核酸の領域Ｆ３ｃにアニールさせ，鎖置換型の相補鎖合成をＤＮＡポリメラーゼで行うことにより，ＦＡから合成した相補鎖は，置換され，塩基対結合が可能な状態となる（【００５５】図１）。そして，リバースプライマーとしてのＲＡの領域Ｒ２が，塩基対結合が可能となったＦＡの領域Ｒ２ｃにアニールして相補鎖合成が，ＦＡの５′側末端である領域Ｆ１ｃに至る部分まで行われる。この相補鎖合成反応に続いて，やはり置換型のアウタープライマーＲ３がアニールし，鎖置換を伴って相補鎖合成を行うことにより，ＲＡを合成起点として合成された相補鎖が置換される。このとき置換される相補鎖は，ＲＡを５′末端側に持ち，ＦＡに相補的な配列が３′末端に位置する（【００５６】図２）。なお，鋳型とすべき核酸が２本鎖である場合には，少なくともオリゴヌクレオチドがアニールする領域を塩基対結合が可能な状態とする必要があり，そのためには，一般に加熱変性が行われるが，これは，反応開始前の前処理として一度だけ行えばよい（【００６３】）。
ケ本件発明の方法により蓄積する反応生成物は，領域Ｆ１－Ｒ１間の塩基配列とその相補配列が交互に連結された構造を持つ。ただし，繰り返し単位となっている配列の両端には，領域Ｆ２－Ｆ１（領域Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃ）又は領域Ｒ２－Ｒ１（領域Ｒ２ｃ－Ｒ１ｃ）の塩基配列で構成される領域が連続している。これは，本件発明に基づく増幅反応が，オリゴヌクレオチドを合成起点として領域Ｆ２又はＲ２から開始し，続いて自身の３′末端を合成起点とする領域Ｆ１又はＲ１からの相補鎖合成反応によって伸長するという原理のもとに進行しているためである（【００６０】）。
コ一連の反応は，鋳型となる１本鎖の核酸に対して，４種類のヌクレオチド（ＦＡ，ＲＡ，アウタープライマーＦ３及びアウタープライマーＲ３），鎖置換型の相補鎖合成を行うＤＮＡポリメラーゼ及びＤＮＡポリメラーゼの基質となるヌクレオチドを加え，ＦＡ及びＲＡを構成する塩基配列が相補的な塩基配列に対して安定な塩基対結合を形成することができ，かつ，酵素活性を維持し得る温度でインキュベートするだけで進行する（【００６２】）。したがって，ＰＣＲ法のような温度サイクルは必要ない（【００６３】）。
サ本件発明による核酸の合成方法を支えているのは，鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するＤＮＡポリメラーゼであるが，そのようなものとして知られているポリメラーゼ（１１種類の既存のポリメラーゼを列挙。【００７６】）のうち，ＢｓｔＤＮＡポリメラーゼ等は，ある程度の耐熱性を持ち，触媒活性も高いことから特に望ましい酵素である。本件発明の反応は，望ましい態様においては等温で実施することができるが，融解温度の調整などのために必ずしも酵素の安定性に相応しい温度条件を利用できるとは限らないから，酵素が耐熱性であることは，望ましい条件の一つである。また，等温反応が可能とはいえ，最初の鋳型となる核酸の提供のためにも加熱変性は行われる可能性があり，その点においても耐熱性酵素の利用は，アッセイプロトコールの選択の幅を広げる（【００７７】）。シ本件発明による核酸の合成方法又は増幅方法に必要な各種の試薬類は，あらかじめパッケージングしてキットとして供給することができる。具体的には，本件発明のために，相補鎖合成のプライマーとして，あるいは置換用のアウタープライマーとして必要な各種のオリゴヌクレオチド，相補鎖合成の基質となるｄＮＴＰ，鎖置換型の相補鎖合成を行うＤＮＡポリメラーゼ，酵素反応に好適な条件を与える緩衝液，更に必要に応じて合成反応生成物の検出のために必要な試薬類で構成されるキットが提供される。特に，本件発明の望ましい態様においては，反応途中で試薬の添加が不要なことから，１回の反応に必要な試薬を反応容器に分注した状態で供給することにより，サンプルの添加のみで反応を開始できる状態とすることができる。発光シグナルや蛍光シグナルを利用して反応生成物の検出を反応容器のままで行えるようなシステムとすれば，反応後の容器の開封を全面的に廃止することができる（【００８０】）。
ス本件発明の特徴は，ごく単純な試薬構成で容易に達成できることにある。例えば，本件発明によるオリゴヌクレオチドは，特殊な構造を持つとはいえ，それは，塩基配列の選択の問題であって，物質としては単なるオリゴヌクレオチドである。また，望ましい態様においては，鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するＤＮＡポリメラーゼのみで反応を進めることができるなど，全ての酵素反応を単一の酵素によって行うことができる。したがって，本件発明による核酸合成方法は，コストの点においても有利である。このように，本件発明の合成方法及びそのためのオリゴヌクレオチドは，操作性（温度制御不要），合成効率の向上，経済性そして高い特異性という，複数の困難な課題を同時に解決する新たな原理を提供する（【００２４】）。
(2)本件発明の構成及び合成反応について


ア本件発明を構成するオリゴヌクレオチド（プライマー）等について本件発明１における鋳型核酸は，ⅱ）において「ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃ」とされているので，領域Ｒ２ｃに相補的な領域Ｒ２を有しており，また，ⅳ）において，「ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの３′末端側に位置する任意の領域Ｒ３ｃ」とされているので，鋳型核酸は，領域Ｒ３ｃに相補的な領域Ｒ３を領域Ｒ２の５′末端側に有していることが理解できる。したがって，鋳型核酸は，３′末端側から順に領域Ｆ３ｃ－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃを有するとともに，５′末端側から順に領域Ｒ３－Ｒ２を含むものといえる。しかし，本件発明２においては，「ⅰ）のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃとその５′末端側に位置する領域Ｒ１ｃ」と特定されているので，本件発明２の鋳型核酸は，５′末端側から順に領域Ｒ３－Ｒ２－Ｒ１を有するものである。
また，ⅰ）のオリゴヌクレオチドは，「前記Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域の５′末端側に前記Ｆ１ｃと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含む」ものなので，３′末端が領域Ｆ２であり，５′末端が領域Ｆ１ｃであるプライマーである。ⅱ）のオリゴヌクレオチドは，「領域Ｒ２ｃに相補的な塩基配列を含む」ものなので，３′末端が領域Ｒ２であるプライマーであるが，当該領域Ｒ２よりも５′末端側の塩基配列は，特定されていないから，当該部分には任意の領域が存在することが可能である。しかし，本件発明２においては，「（ⅱ）のオリゴヌクレオチドが…前記Ｒ２ｃと相補的な塩基配列を持つ領域の５′末端側に前記Ｒ１ｃと同じ塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチドで構成されるプライマー」と特定されているので，本件発明２のⅱ）のオリゴヌクレオチドは，３′末端が領域Ｒ２であり，その５′末端側に領域Ｒ１ｃを有するものである。ⅲ）のオリゴヌクレオチドは，「Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つ」ものなので，３′末端が領域Ｆ３であるプライマーである。
ⅳ）のオリゴヌクレオチドは，「領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つ」ものなので，３′末端が領域Ｒ３であるプライマーである。
そして，本件発明３及び４は，それぞれ，本件発明１及び２で掲げられた核酸等を備えたプライマーセットである。
イ本件発明の合成反応について
本件発明１は，前記アに記載のオリゴヌクレオチド（プライマー）等を「混合し，実質的に等温で反応させることを特徴とする，１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法」であるが，その特許請求の範囲の記載からは，上記オリゴヌクレオチド（プライマー）等がどのような合成反応により上記「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」を合成するに至るのかは，一義的に明確とはいえない。
そこで，前記(1)に記載の本件明細書の記載を参酌し，併せて，本件出願日当時の当業者の技術常識であったと認められる，①１本鎖の核酸の特定の領域の塩基配列と相補的な塩基配列を有するオリゴヌクレオチドを，当該領域にアニールさせて２本鎖とすることができること，②ＤＮＡポリメラーゼの機能によって，部分的に２本鎖となった鋳型核酸の３′末端が鋳型核酸の１本鎖となっている部分に対して相補鎖合成を行うということ（引用例２参照），③特定のＤＮＡポリメラーゼが触媒となって，他の核酸にアニールしたオリゴヌクレオチドの３′末端が塩基対結合の置換による相補鎖合成反応を示すこと（前記(1)イ及びサ参照）を考慮すると，本件発明１は，次の合成反応を想定しており，後記(オ)及び(キ)の反応により，「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」が得られるものと認められる（なお，本件発明の特許請求の範囲の記載との対比から，本件明細書の上記部分並びに図５及び６における「Ｒ１」及び「Ｒ１ｃ」は，いずれも「Ｒ２」及び「Ｒ２ｃ」の誤記であると認める。）。
(ア)反応１：鋳型核酸にⅰ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，鋳型核酸とそれに相補的な塩基配列を有する核酸の２本鎖が得られる。(イ)反応２：前記反応１で得られた２本鎖の末端で１本鎖となっている鋳型核酸の領域Ｆ３ｃにⅲ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，先に合成された相補鎖を置換しながら相補鎖合成が進行する結果，ⅰ）のオリゴヌクレオチドが１本鎖となる。
(ウ)反応３：前記反応２で得られた１本鎖核酸の領域Ｒ２ｃにⅱ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，当該１本鎖の核酸の領域Ｒ２ｃの５′末端側の塩基配列に対する相補鎖が合成され，当該核酸とそれに相補的な塩基配列を有する核酸の２本鎖が得られる。


(エ)反応４：前記反応３で得られた２本鎖の末端で１本鎖となっている領域Ｒ３ｃにⅳ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，先に合成された相補鎖を置換しながら相補鎖合成が進行する結果，ⅱ）のオリゴヌクレオチドが１本鎖となる。(オ)反応５：前記反応４で得られた１本鎖は，３′末端側から順に領域Ｆ１－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃを有するので，当該領域Ｆ１と領域Ｆ１ｃとがアニールしてループを形成し，次いで，当該３′末端から当該１本鎖の核酸の領域Ｆ１ｃの５′末端側の塩基配列に対する相補鎖が合成される結果，当該塩基配列とそれに相補的な塩基配列が１本鎖上に領域Ｆ１－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃのループを介して交互に連結した核酸（「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」）が得られる。(カ)反応６：前記反応５で得られた核酸のループ部分の領域Ｆ２ｃにⅰ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，当該核酸の塩基対結合を置換しながら，当該核酸の領域Ｆ１ｃの５′末端側の塩基配列に対する相補鎖が合成される。(キ)反応７：前記反応６の相補鎖合成反応によって塩基対結合が可能となった前記核酸の領域Ｒ２ｃにⅱ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，当該核酸の５′末端側の塩基配列に対する相補鎖が合成され，その際，前記反応６で形成された２本鎖が置換される結果，当該核酸及びこれを鋳型とした相補鎖からなる２本鎖の核酸が得られるが，これらの２本鎖は，それぞれ，特定の塩基配列とそれに相補的な塩基配列が１本鎖状に，３′末端側から順に領域Ｆ１－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃ（鋳型となった核酸）又は領域Ｆ１－Ｆ２－Ｆ１ｃ（ⅱ）のオリゴヌクレオチド）を介して交互に連結した核酸（「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」）である。
(ク)反応８：前記反応７によって置換されて１本鎖となった核酸の領域Ｒ２ｃにⅱ）のオリゴヌクレオチドがアニールし，当該核酸の領域Ｒ２ｃの５′末端側の塩基配列に対する相補鎖が合成され，当該核酸及びこれを鋳型とした相補鎖からなる２本鎖の核酸が得られる。
(3)本件発明の課題，課題解決手段及び作用効果について以上のとおり，本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば，本件発明は，核酸の合成に当たり，従来技術では，複雑な温度調節又は複数の酵素の組合せが必要であったという課題を解決するため，本件発明の構成，特に，３′末端側から領域Ｆ３ｃ－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃを備える鋳型となる核酸を基にして，これに特定の領域を備えたオリゴヌクレオチド及び鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するＤＮＡポリメラーゼ等を混合することで，当該オリゴヌクレオチドの反応により，１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸を，等温条件かつ単一の酵素を利用するだけで合成させることを可能とし，これによって操作性，合成効率の向上，経済性及び高い特異性を実現するという作用効果を有するほか，上記核酸を合成するプライマーセットを実現するものであるといえる。２取消事由１（実施可能要件及びサポート要件に係る判断の誤り）について
(1)実施可能要件について
ア本件特許は，平成１１年１１月８日出願に係るものであるから，法３６条４項が適用されるところ，同項には，「発明の詳細な説明は，…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定している。特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。
そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をする行為をいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であり，方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をする行為をいうから（同法２条３項２号），方法の発明については，明細書にその発明の使用を可能とする具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造し又はその方法を使用することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。
イ本件発明１は，前記１(2)イに説示のとおり，本件明細書の記載及び本件出願日当時の当業者の技術常識に従えば，前記１(2)イ(ア)ないし(ク)に記載の反応１ないし８が生じ，その結果，反応５及び７において「１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」が合成されるものと認められる。したがって，本件発明１は，いずれも本件明細書及び本件出願日当時の技術常識に照らして当業者が使用可能であると認められる。
ウ本件発明３は，本件発明１の方法を実施するためのプライマーセットであるが，前記イに説示のとおり，本件発明１は，実施可能であるから，当業者は，本件明細書及び本件出願日当時の技術常識に照らして本件発明３のプライマーセットを製造することができたものと認められる。
エよって，本件発明１及び３は，いずれも本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に照らして当業者が使用又は製造可能なものであるといえる。
(2)サポート要件について
ア本件特許は，平成１１年１１月８日出願に係るものであるから，法３６条６項１号が適用されるところ，同号には，特許請求の範囲の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」でなければならない旨が規定されている（サポート要件）。


特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６条６項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，あるいは，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
イこれを本件発明についてみると，本件明細書は，前記１(1)キに記載のとおり，本件発明１における核酸の合成反応及び技術的思想に関する詳細な説明を記載しており，本件発明３については，以上に加えて前記１(1)シに，それぞれその構成及びその技術的意義に関する詳細な説明を記載しており，これらの記載は，いずれも当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるものであると認められる。
(3)原告の主張について
ア原告は，本件発明１で１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸を作るに当たり，一対のＴＰを用いない限り加熱変性が必要であることから，本件発明１及び３が実施可能要件又はサポート要件に違反する旨を主張するもののようである。
しかしながら，加熱変性を用いる上記核酸の製造それ自体は，本件発明の特許請求の範囲には属していないばかりか，本件明細書は，前記１(1)キに記載のとおり，一対のＴＰ及び加熱変性をいずれも用いることなく当該核酸を合成する反応について具体的に記載している。したがって，一対のＴＰを用い，あるいは加熱変性を用いることにより上記核酸を合成できるからといって，本件発明１及び３が実施不可能となり，あるいは本件明細書に記載されたものでなくなるというものではない。したがって，原告の上記主張は，採用できない。
イ原告は，本件発明１の反応が起きていることを示す実証データが必須であるのに，本件明細書には当該実証データが記載されていない旨を主張する。しかしながら，前記(1)に説示のとおり，本件発明１の各構成は，いずれも本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に照らして当業者が使用又は製造可能なものであるから，当業者は，本件発明１で生じている反応を理解することが可能であり，かつ，本件明細書には，本件発明１で特定される領域を含むプライマーとＤＮＡポリメラーゼを使用した相補鎖合成反応について実施例として記載されている（【００８７】以下）。
したがって，原告の上記主張は，失当であり，採用できない。
(4)小括
よって，本件発明１及び３は，いずれも実施可能要件及びサポート要件を満たすものというべきである。
３取消事由２（引用発明１に基づく容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)引用例１の記載について
本件審決が認定した引用発明１は，前記第２の３(2)アに記載のとおりであるところ，引用例１は，「THEJOURNALOF   BIOLOGICALCHEMISTRYVol.266,   No.21,pp.14031-14038」に掲載された「Ｔ４バクテリオファージ由来ｕｖｓＸリコンビナーゼによるスナップバックＤＮＡ合成における増幅反応」と題する学術論文であり，そこには，おおむね次の記載がある。
ア観察に基づき，スナップバックＤＮＡ合成における増幅に関して，次のモデルを提案する。
(ア)工程１：Ｔ４ホロ酵素が，スナップバック機構により，直鎖ｓｓＤＮＡ鋳型を複製する。この反応の生成物は，長い２本鎖のヘアピンであり，それは，出発物質である直鎖ｓｓＤＮＡに対して相同である。
(イ)工程２：ｕｖｓＸタンパク質が，直鎖ｓｓＤＮＡ分子と工程１における２本鎖ヘアピン化合物との間の結合を触媒する。ｕｖｓＸタンパク質によって触媒されるＤＮＡ分岐点移動の，５′から３′への方向性（ｓｓＤＮＡへの侵入に関する）により，当該３′末端は，Ｄ－ループ構造に組み込まれ，そこで，ＤＮＡ複製を開始できる状態を保つ（脚注６：ヘアピン構造領域におけるループ部分の２重鎖は，直鎖状ｓｓＤＮＡと非相同的であり，このため，３′末端の対合が困難になっている。）。
(ウ)工程３及び４：このように開始されるＤＮＡ合成により，Ｄ－ループ中間体を，ダイマー長の直鎖２本鎖に分解し，当該直鎖２本鎖は，複製開始ＤＮＡ合成における鋳型としてもよい。
(エ)工程５及び６：ｕｖｓＸタンパク質が直鎖ｓｓＤＮＡ分子（出発物質）と２本鎖の二量体中間体の相同性タンパク質との間のシナプシスを触媒し，ＤＮＡ合成を開始する。「（ＤＮＡ）バブル移動」機構によるこの鋳型の複製によって，内部相補的であり，急速に復元するダイマー長の直鎖ｓｓＤＮＡ分子が生じる。(オ)工程７：この生成物の復元によって，工程１と同一のヘアピン構造が形成される。そして，これらの生成物は，新たなＤＮＡ合成に用いてもよく，それによって，これらの生成物は，増幅される。


イ前記アの方法は，Ｔ４ｕｖｓＸタンパク質の複製開始活性に基づく，当該タンパク質によるスナップバックＤＮＡ合成の増幅モデルであり，ｕｖｓＸタンパク質が触媒する，直線ｓｓＤＮＡプライマー／テンプレート（鋳型）と，スナップバック複製のｄｓＤＮＡ産物との再結合が，スナップバック産物と同じ配列を持つ２倍の長さの２重鎖を産生するＤＮＡ合成を開始する。このテンプレート（鋳型）における再結合で開始されたＤＮＡ合成は，スナップバック産物の産生を増幅させる。ウこのスナップバックのＤＮＡ合成反応は，比較的シンプルな，試験管内システムにおいて，高い精度のＤＮＡポリメラーゼを用いて実施されるＤＮＡの等温増幅プロセスの一例である。
エｕｖｓＸタンパク質の非存在下でも，３種のテンプレート（鋳型）の全てにおいて，ごくわずかながらＤＮＡ合成が起こった。
(2)引用例１に記載の発明及び本件発明１との相違点の各認定についてア前記(1)の引用例１の記載によれば，そこには，「Ｔ４ホロ酵素がスナップバック機構により中央にヘアピン構造を有する長い２本鎖ＤＮＡを合成し，これに当該２本鎖ＤＮＡに相同な直鎖ｓｓＤＮＡがｕｖｓＸリコンビナーゼの作用によって侵入し，当該直鎖ｓｓＤＮＡがプライマーとして機能して鎖置換型の相補鎖合成を行うことによる，ｕｖｓＸリコンビナーゼの組換え反応に依存する，Ｔ４ホロ酵素を用いたスナップバックＤＮＡ増幅機構」が記載されており，引用例１に記載の発明は，本件発明１とは，鋳型となる核酸から新たな核酸を合成する方法である点で一致するものと認められる。
なお，本件審決による引用発明１の認定は，引用例１に記載の発明の構成の一部を課題として認定し，あるいは引用例１に記載の図８をそのまま引用するものであって，引用例１に記載の発明の構成を必ずしも具体的に示しておらず，本件発明との対比をすべき発明を認定するものとしては，措辞が不適切であるが，そのことは，直ちに本件審決を取り消すべき違法を生ずるものではない。イこの点に関して，原告は，引用例１におけるヘアピン構造が本件発明の反応に現れるループ部分に相当し，同じく直鎖ｓｓＤＮＡがプライマー（オリゴヌクレオチド）に相当するから，本件審決による引用発明の認定には誤りがある旨を主張する。
しかしながら，前記１(2)イ(オ)及び(カ)に記載のとおり，本件発明１の反応５で現れる核酸のループ部分（ループ形成配列）は，３′末端に領域Ｆ１－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃの塩基配列で構成されるものである一方，引用例１に記載の発明のヘアピン構造は，Ｔ４ホロ酵素のスナップバック機構により生ずるものであるばかりか，前記(1)ア(イ)に記載のとおり，引用例１に記載の発明におけるヘアピン構造領域におけるループ部分の２重鎖は，直鎖状ｓｓＤＮＡと非相同的であり，このため，３′末端の対合が困難になっているとされていることからも明らかなように，本件発明１の反応５で現れるループ形成配列における領域Ｆ２ｃに相当する部分を欠くものである。
また，本件発明１の反応６においてアニールするⅰ）のオリゴヌクレオチドは，前記１(2)アに説示のとおり，３′末端に領域Ｆ２を備えており，当該領域Ｆ２部分が上記ループ部分の領域Ｆ２ｃにアニールするというものであり，かつ，当該オリゴヌクレオチドの構成及びそれに基づくアニールの方法は，いずれも反応６以下を実現させる上で不可欠の構成である一方，引用例１に記載の発明は，既存の２本鎖ＤＮＡに相同な直鎖ｓｓＤＮＡがｕｖｓＸリコンビナーゼの組換え反応に依存して侵入するというものであって，アニールされる直鎖ｓｓＤＮＡの構成及びアニール（侵入）の方法が，いずれも本件発明１とは相違するというほかない。したがって，引用例１に記載の発明におけるヘアピン構造は，本件発明１の反応５で現れるループ部分に相当するということはできず，かつ，引用例１に記載の発明における直鎖ｓｓＤＮＡによる侵入は，本件発明１の反応６で用いられるⅰ）のオリゴヌクレオチドによるアニールに相当するということができないから，両者の核酸合成は，「本件発明１においては，ループ部分の領域Ｆ２ｃにⅰ）のオリゴヌクレオチドの３′末端に備わる領域Ｆ２がアニールし，当該３′末端を合成起点として相補鎖が合成されることが想定されているのに対して，引用例１に記載の発明では，鋳型と相同な直鎖ｓｓＤＮＡがｕｖｓＸリコンビナーゼの作用によって侵入し，当該直鎖ｓｓＤＮＡがプライマーとして機能して相補鎖合成が行われる」点で実質的に相違するというべきである（以下「相違点Ａ」という。）。(3)引用例１に記載の発明に基づく本件発明１の容易想到性についてア引用例１に記載の発明と本件発明１とでは，鋳型となる核酸から新たな核酸を合成する方法である点で一致し，技術分野が同一であるといえる。他方，本件発明１と引用例１に記載の発明との間には，少なくとも前記(2)イに認定の相違点Ａが存在する。


イそこで，相違点Ａについてみると，前記(2)イに説示のとおり，引用例１に記載の発明におけるヘアピン構造は，Ｔ４ホロ酵素のスナップバック機構により生ずるものであって，本件発明のループ形成配列における領域Ｆ２ｃに相当する部分を欠くものであるから，構成として自己完結しているものであって，引用例１には，鋳型となる核酸から新たな核酸を合成するに当たって，本件発明１の相違点Ａに係る構成を採用させるに足りる示唆ないし動機付けが見当たらない。また，技術分野を同じくする他の文献にも，この点に関する示唆ないし動機付けは見当たらない。また，前記(2)イに説示のとおり，引用例１に記載の発明は，既存の２本鎖ＤＮＡに相同な直鎖ｓｓＤＮＡがｕｖｓＸリコンビナーゼの組換え反応に依存して侵入するというものであって，相補鎖の置換を開始するための方法としては，本件発明１における塩基対結合の相補性を利用したアニールと全く異なる原理に基づくものであるから，引用例１には，鋳型となる核酸から新たな核酸を合成するに当たって，引用例１に記載の発明の相違点Ａに係る構成に代えて，本件発明１の相違点Ａに係る構成を採用させるに足りる示唆ないし動機付けが見当たらない。また，技術分野を同じくする他の文献にも，この点に関する示唆ないし動機付けは見当たらない。
(4)原告の主張について
ア原告は，平衡反応（呼吸）により２本鎖が１本鎖になり得ることが周知であり（引用例２），そのようにして形成されたループにプライマーがアニールし得ることも周知であるから，引用例１に記載の発明においても，ｕｖｓＸタンパク質を用いなくてもＤＮＡの増幅が可能であり，引用例１には，その旨の記載もある（前記(1)エ）と主張する。
そこで検討すると，引用例２は，「DNAREPLICATIONSECOND   EDITION（ＤＮＡ複製第２版）」という学術書であって，そこには，２本鎖の核酸の末端部分における現象であって，末端領域の塩基配列と，これに相補的な塩基配列の領域が内側に存在するという特殊な塩基配列を有する場合の現象として，平衡反応（呼吸）についての記載がある。しかしながら，引用例１にいうＤ－ループは，２本鎖を形成した核酸の中央部分に位置するものであり，かつ，上記平衡反応（呼吸）が生じている場合にみられるような特殊な塩基配列を有しているか否かは明らかではないばかりか，引用例１に記載の発明におけるヘアピン構造は，前記(3)イに説示のとおり，構成として自己完結しているものであって，引用例１には，ＤＮＡの増幅に当たって，引用例１に記載の発明に対して引用例２に記載の上記現象を適用させるに足りる示唆ないし動機付けが見当たらない。また，引用例１には，前記(1)エに記載のとおり，ｕｖｓＸタンパク質の非存在下でもごく僅かながらＤＮＡ合成が起こった旨の記載があるものの，当該ＤＮＡ合成の発生がごく僅かであることに加えて，引用例１には，当該ＤＮＡ合成が発生した理由ないし作用機序については何ら触れるところがないから，単にごく僅かのＤＮＡが発生したという現象を確認できるにとどまり，これをもって，引用例２に記載の技術を適用させるに足りる示唆ないし動機付けがあると認めるには足りない。むしろ，引用例１は，もっぱらｕｖｓＸタンパク質の使用を前提としたＤＮＡ増幅反応について論じた学術論文であるから，当業者は，引用例１の上記記載に基づいて，ｕｖｓＸタンパク質を使用せずに引用例１に記載の発明を実施することを動機付けられるものではない。したがって，原告の上記主張は，いずれも採用できない。イまた，原告は，本件発明１のポイントが，①ループの３′末端からの自己伸長反応と，②引用例１に記載のループにアニールしたプライマーの伸長反応の２つの構成要件の組合せであるが，①及び②が，いずれも周知技術であって，引用例１には，②が等温増幅反応のモデルになるという教示がある（前記(1)ウ）から，両者を組み合わせることが容易である旨を主張する。
しかしながら，前記(2)イに説示のとおり，引用例１に記載の発明は，既存の２本鎖ＤＮＡに相同な直鎖ｓｓＤＮＡがｕｖｓＸリコンビナーゼの組換え反応に依存して侵入するというものであって，相補鎖の置換を開始するための方法としては本件発明１における塩基対結合の相補性を利用したアニールとは全く異なる原理に基づくものであるから，上記②にいうループにアニールしたプライマー（オリゴヌクレオチド）の伸長反応が記載されているとはいえない。したがって，原告の上記主張は，前提を欠くものであって，採用できない。ウ原告は，本件発明が１サイクルごとに加熱変性を用いなければ増幅が進行しない部分を含んでいることを前提として，引用発明４及び５を組み合わせることに阻害要因がなく，また，ＰＣＲ法より劣った合成方法であるとして，本件発明が進歩性を欠く旨を主張する。
しかしながら，本件発明１は，「実質的に等温増幅で反応させる」ものであり，加熱変性を用いる方法は，本件発明の特許請求の範囲には属していないから，原告の上記主張は，前提を欠くものである。
したがって，原告の上記主張は，採用できない。
(5)小括
よって，本件優先権主張日当時の当業者は，引用例１に記載の発明に基づき，本件発明１の相違点Ａに係る構成を容易に想到することができなかったものというほかない。
また，本件発明２は，本件発明１を引用する発明であるところ，本件発明１の相違点Ａに係る構成は，上記のとおり，引用例１に基づいて当業者が容易に想到することができなかったものであるから，本件発明２も，同じく容易に想到することができなかったものというべきである。
本件発明３は，本件発明１の１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法で使用するものであるが，引用例１に基づいて本件発明１及び２をいずれも当業者が容易に想到することができなかった以上，本件発明３も，同じく容易に想到することができなかったものである。また，本件発明４は，本件発明３を引用する発明であるところ，引用例１に基づいて本件発明３を当業者が容易に想到することができなかった以上，同じく容易に想到することができなかったものというべきである。
４取消事由３（拡大先願に係る認定・判断の誤り）について
(1)先願明細書の記載について


先願明細書（甲６の１）は，「核酸を増幅するため，核酸配列のための終結後標識プロセス，および減少した熱力学安定性を有する核酸を生成するための新規の方法」という名称の発明について記載された明細書及び図面であるが，そこには，別紙図１ないし３のほか，おおむね次の記載がある。
ア「特定の核酸配列を非直線的に増幅するためのプロセスであって，以下の工
程：
該特定の核酸配列，
該特定の核酸配列についての第１の初期プライマーまたは核酸構築物であって，該第１の初期プライマーまたは核酸構築物が，以下の２つのセグメント：（Ａ）第１のセグメントであって，（ⅰ）該特定の核酸配列の第１の部分に実質的に相補的であり，そして（ⅱ）テンプレート依存性の第１の伸長をし得る，セグ
メント，および，
（Ｂ）第２のセグメントであって，（ⅰ）該第１のセグメントに実質的に非同一であり，そして（ⅱ）該特定の核酸配列の第２の部分に実質的に同一であり，（ⅲ）該第２のセグメントの相補的配列に結合し得，そして（ⅳ）第２のプライマー伸長が生成されて第１のプライマー伸長を置換するように，均衡または限定サイクリング条件下で，続く第２のプライマーまたは核酸構築物の第１のセグメントの，該特定の核酸配列の該第１の部分への結合を提供し得る，セグメント，を含む；な
らびに，
該特定の核酸配列の相補体に対する続く初期プライマーまたは核酸構築物であって，該続く初期プライマーまたは該核酸構築物が，以下の２つのセグメント，（Ａ）第１のセグメントであって，（ⅰ）該特定の核酸配列の第１の部分に実質的に相補的であり，そして（ⅱ）テンプレート依存性の第１の伸長をし得る，セグ
メント，および，
（Ｂ）第２のセグメントであって，（ⅰ）該第１のセグメントに実質的に非同一であり，（ⅱ）該特定の核酸配列の第２の部分に実質的に同一であり，（ⅲ）該第２のセグメントの相補的配列に結合し得，そして（ⅳ）第２のプライマー伸長が生成され，そして第１のプライマー伸長を置換するように，均衡または限定サイクリング条件下で，続くプライマーの第１のセグメントの，該特定の核酸配列の該第１の部分への結合を提供し得る，セグメント，を含む：ならびに基質，緩衝液，およびテンプレート依存性重合化酵素；を提供する工程：ならびに，均衡または限定サイクリング条件下で，該基質，緩衝液，またはテンプレート依存性重合化酵素の存在下で，該特定の核酸配列および該新規プライマーまたは核酸構築物をインキュベートし；それにより，該特定の核酸配列を非線形に増幅する，工程，を包含する，プロセス。」（【請求項１２】）
イ本発明は，組換え核酸技術の分野に関し，より詳細には，核酸増幅，核酸配列決定のための終結後標識及び減少した熱力学安定性を有する核酸の生成のためのプロセスに関する（【０００１】）。
本発明では，「均衡条件」とは，実質的に定常な温度及び／又は化学条件をいい（【００８１】），「限定サイクル条件」とは，使用される最高温度が，そのテンプレートから伸長プライマーを分離するのに必要な温度以下である一連の温度をいい（【００８２】），「初期プライマー」とは，伸長されていないプライマー又はプライマー構築物をいい（【００８６】），「標準的なプライマー」とは，伸長後に合成される配列での二次構造形成に実質的に関与しないプライマーをいう（【００８７】）。ウ本発明は，特定の核酸配列を非直線的に増幅するプロセスを提供する。このプロセスにおいては，増幅されることが求められている目的の特定の核酸配列，第１初期プライマー（以下「第１プライマー」という。），後続の初期プライマー（以下「第２プライマー」という。），基質，緩衝液及びテンプレート依存性ポリマー化酵素が提供される。第１プライマー及び第２プライマーは，いずれも，（ⅰ）特定の核酸配列の第１の部分に実質的に相補的であり，（ⅱ）テンプレート依存性第１伸長が可能であると特徴付けられる第１セグメントのほか，（ⅰ）第１セグメントと実質的に同一でない，（ⅱ）特定の核酸配列の第２部分と実質的に同一である，（ⅲ）第２セグメントの相補配列に結合し得る，（ⅳ）均衡又は限定サイクル条件下で，第１プライマー又は第２プライマーの第１セグメントの，特定の核酸配列の第１部分への続く結合を提供し得る，という４つの特徴を備える第２セグメントを含む。このような条件下及び方法において，先に伸長したプライマーを置換するために，次のプライマー伸長を生成する。このプロセスを行うために，特定の核酸配列及び新規のプライマーが，基質，緩衝液及びテンプレート依存性ポリマー化酵素の存在下で，均衡又は限定サイクル条件下で，インキュベートされることにより，目的の特定の核酸配列が非直線的に増幅される（【００７４】【０１１２】【０１１３】）。


エ本発明の特定の局面において，新規のプライマーは，少なくとも，テンプレートに結合し得，そして伸長のためにそれを使用し得る第１セグメント，及び目的の標的の配列に実質的に同一であり，第１セグメントの伸長配列との自己ハイブリダイゼーションによって形成される二次構造の形成を可能にする第２セグメントの，２つのセグメントを含む（【００９４】）。本発明における新規のプライマーのテンプレート依存性伸長は，自己ハイブリダイゼーションによって形成されるステムループ構造及び新規のプライマーを含む配列に同一又は相補的でない伸長配列を有する産物を作製し得る（【０１０３】）。この産物は，図１に例示され，そこにおける二次構造の形成は，テンプレートからの，伸長した新規のプライマーの第１セグメントの全て又は一部の除去を提供し得る（【０１０４】）。オ前記のとおり，新規のプライマーの結合及び伸長は，均衡又は限定サイクル条件下で，複数のプライマー結合及び伸長事象についてのテンプレートの使用を可能にし得る。新規の結合及び伸長事象は，以前にそのテンプレートに対して伸長している核酸鎖の分離を可能にするため，変性事象に必要ではない第２プライマーの結合についてのテンプレートとして使用され得る１本鎖核酸鎖の生成を生じる。テンプレート依存性結合及び伸長の最終産物は，一方のプライマーが標準的なプライマーであり，他方が新規のプライマーである場合，一方の末端が各鎖のステムループ構造を含む２本鎖分子であり得，両方のプライマーが新規のプライマーである場合，各末端において各鎖のステムループ構造を含む２本鎖分子（図３④）であり得る（【０１３０】）。非直線的増幅産物は，均衡又は限定サイクル条件下で，連続した一連の以下の工程によって，新規のプライマー及び標準的なプライマーによって合成され得る。まず，図１の直線的増幅があり，テンプレートから第１伸長プライマーが分離する。新規のプライマーは，他方の新規のプライマーの連続する結合及び伸長によって置換されるので，これらの１本鎖産物は，標準的なプライマーに結合し得，そしてそれらを伸長させて，完全な２本鎖アンプリコンを作製し得る。この潜在的な一連の事象を，図２に示す。次いで，１本鎖ループ構造におけるプライマー結合部位の露出は，図１において以前に示した同じプロセスによって，更なる一連のプライマー結合及び置換反応をもたらす（【０１３１】）。非直線的増幅産物は，また，均衡又は限定サイクル条件下で，２つの第１セグメント及び１つの第２セグメントを含む新規の核酸構築物によって合成され得る。第１セグメントの各々には，核酸の鎖又はその相補体に相補的であり，第２セグメントは，第１セグメントの１つの伸長後に，二次構造を形成し得る。この構築物は，一対の相補的な潜在的ステムループ構造を有する産物を作製し得る。この産物は，連続する一連の以下の工程によって形成され得る。まず，図１の直線的増幅があり，テンプレートから第１伸長プライマーが分離する。さらに，この合成の産物は，一連の結合及び伸長工程のためのテンプレートとして，新規のプライマーでの非直線的増幅について上（図２）に記載されているような他方の第１セグメントによって使用され得る。これらの工程が作製し得る潜在的な一連の異なる形態の一つが，図３である（【０１３３】）。
カ図１は，新規のプライマーによる直線的増幅を示す模式図である。図２は，新規のプライマー及び標準的なプライマーによる非直線的増幅を示す模式図である。図３は，一対の新規のプライマーによる非直線的増幅を例示する模式図である。図１７は，ＰＣＲによって作製される標的の等温増幅のゲルアッセイを示す電気泳動写真である。
(2)「二次構造」の意義について
先願明細書にいう「二次構造」とは，前記(1)エ及び図１の記載によれば，ステムループ構造と同義であり，図１③ないし⑤，図２①及び③ないし⑤並びに図３①，③及び④において，領域Ｃ－Ｂ′－Ｃ′，領域Ｃ－Ｂ－Ｃ′，領域Ｅ－Ｆ′－Ｅ′及び領域Ｅ－Ｆ－Ｅ′により形成されるループ部分を意味するものと認められる。(3)先願明細書に記載の発明（先願発明）についてア前記(1)ア，ウ及びオに記載のとおり，先願明細書には，「該特定の核酸配列についての第１の初期プライマーまたは核酸構築物」（第１プライマー）及び「該特定の核酸配列の相補体に対する続く初期プライマーまたは核酸構築物」（第２プライマー）を使用した特定の核酸配列を非直線的に増幅する方法が記載されている。先願明細書及び図面の記載によれば，第１プライマーは，第１のセグメントとして鋳型核酸のある領域に相補的な配列を当該プライマーの３′末端に有し，第２のセグメントとして鋳型核酸中の当該領域よりも５′末端側にある領域と実質的に同一であり，かつ，第１のセグメントの配列とは実質的に非同一である配列を有するものと認められ，第２プライマーは，第１のセグメントとして特定の核酸配列の相補体，すなわち，第１プライマーによる伸長物のある領域に相補的な配列を３′末端に有し，第２のセグメントとして当該第１プライマーによる伸長物中の当該領域よりも５′末端側にある領域と実質的に同一であり，かつ，第１のセグメントの配列とは実質的に非同一である配列を有するものと認められる。そして，上記増幅方法は，前記(1)ア及びオ（【請求項１２】【０１３３】）に記載のとおり，第１プライマーを用いた直線的な増幅工程（図１）に，第２プライマーを加えた非直線的な増幅工程（図３）を組み合わせたものである。
イそして，本件優先権主張日当時の当業者は，先願明細書の記載から，先願明細書【請求項１２】【０１３３】及び図１ないし３に記載の前記増幅方法として，次の方法を読み取ることができたものと認められる。


まず，図１に記載の前記直線的な増幅工程は，①３′末端側から領域ＡないしＧを有する鋳型核酸と，３′末端に第１のセグメントとして鋳型核酸の領域Ｂに相補的な塩基配列Ｂ′を有し，５′末端に第２のセグメントとして鋳型核酸の領域Ｃと同一の塩基配列Ｃを有する第１プライマーを準備し，第１プライマーを鋳型核酸にアニールさせる（図１①），②第１プライマーにより鋳型核酸の塩基配列に対する相補鎖が合成され，２本鎖の核酸が得られる（図１②），③第１プライマーの５′末端側にある領域Ｃ及びＣ′が自己ハイブリダイゼーションを生じ，二次構造（ステムループ構造）が形成されると同時に，鋳型核酸に１本鎖の部分が再生される（図１③），④第１プライマーを上記③の鋳型核酸に再生された１本鎖の部分にアニールさせる（図１④），⑤上記④の２番目の第１プライマーが，５′末端側に二次構造を有する１番目の第１プライマーを置換する，という工程からなる。次に，図２及び３に記載の前記非直線的な増幅工程は，⑥３′末端に第１セグメントとして，上記⑤で置換されて分離された５′末端側に二次構造を有する１番目の第１プライマーの伸長物の領域Ｆ′に相補的な塩基配列Ｆを有し，５′末端に第２のセグメントとして当該第１プライマーの伸長物の領域Ｅ′と同一の塩基配列Ｅ′を有する第２プライマーを準備し，これを当該第１プライマーにアニールさせる（図３①），⑦第２プライマーにより上記第１プライマーの塩基配列に対する相補鎖が合成され，２本鎖の核酸が得られる（図３②），⑧上記⑦で得られた２本鎖核酸中の自己ハイブリダイゼーション可能な領域で自己ハイブリダイゼーションが生じ，二次構造（ステムループ構造）が形成される（図３③），⑨上記⑧で形成された二次構造のループ部分のうち，領域Ｂを含むものに第１プライマーをアニールさせる（図２④参照），⑩上記⑨でアニールした第１プライマーからの相補鎖合成及び置換により，各末端において各鎖のステムループ構造を含む２本鎖分子（図３④。ダンベル型中間体）が得られるほか，上記⑥で用いられた５′末端側に二次構造を有する１番目の第１プライマーの伸長物が分離されて得られる，という工程からなる。
したがって，上記⑥ないし⑩の反応を繰り返すことで，ダンベル型中間体を非直線的に増幅することが可能となる。
ウ以上のとおり，当業者は，先願明細書の記載に基づき，前記増幅方法を，前記イに説示したものとして理解することが可能であったものと認められるから，先願明細書【請求項１２】【０１３３】及び図１ないし３には，次の発明が記載されているものと認められる。
先願発明：３′末端側から領域ＡないしＧを有する鋳型核酸，３′末端に第１のセグメントとして鋳型核酸の領域Ｂに相補的な塩基配列Ｂ′を有し，５′末端に第２のセグメントとして鋳型核酸の領域Ｃと同一の塩基配列Ｃを有する第１プライマー及び３′末端に第１のセグメントとして鋳型核酸の領域Ｆと同一の塩基配列Ｆを有し，５′末端に第２のセグメントとして鋳型核酸の領域Ｅに相補的な塩基配列Ｅ′を有する第２プライマー，テンプレート依存性ポリマー化酵素及び基質となるヌクレオチドを準備し，均衡又は限定サイクリング条件下で，これらの要素を混合して，ダンベル型中間体を非直線的に増幅する方法であり，上記の要素を含み以下の工程を含む方法。
工程１：上記鋳型核酸に第１プライマーをアニールさせ，第１プライマーを伸長させて鋳型核酸の塩基配列に対する相補鎖を合成し，当該相補鎖の５′末端においてステムループ構造を形成させ，鋳型核酸中の第１プライマーに１本鎖の結合部位
を再生する工程
工程２：上記工程１で再生された鋳型核酸中の第１プライマーの１本鎖の結合部位に２番目の第１プライマーをアニールさせ，当該プライマーを伸長させることにより，上記工程１で合成された５′末端においてステムループ構造を有する１本鎖
分子を鋳型核酸から分離する工程
工程３：上記工程２で鋳型核酸から分離された５′末端においてステムループ構造を有する１本鎖核酸に第２プライマーをアニールさせ，第２プライマーを伸長させて２本鎖核酸を合成し，得られた核酸にステムループ構造を形成させる工程工程４：上記工程３で形成されたループのうち，領域Ｂを有するループに第１プライマーをアニールさせ，当該プライマーを伸長させることにより，ダンベル型中間体及び５′末端においてステムループ構造を有する１本鎖の核酸を得る工程
(4)本件発明１と先願発明との対比について
ア本件発明１において鋳型となる核酸は，３′末端側から順に領域Ｆ３ｃ－Ｆ２ｃ－Ｆ１ｃを備えるほか，領域Ｒ２及びＲ３を備えるのに対して，先願発明の鋳型核酸は，３′末端側から順に領域Ａ－Ｂ－Ｃを備えるほか，領域Ｆ及びＧを備えるものである。そして，本件発明１の領域Ｆ３ｃは，先願発明の領域Ａに，本件発明１の領域Ｆ２ｃは，先願発明の領域Ｂに，本件発明１の領域Ｆ１ｃは，先願発明の領域Ｃに，本件発明１の領域Ｒ２は，先願発明の領域Ｆに，本件発明１の領域Ｒ３は，先願発明の領域Ｇに，それぞれ相当するので，先願発明の鋳型核酸は，本件発明１の鋳型となる核酸と一致する。
イ次に，本件発明１の酵素は，「鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するＤＮＡポリメラーゼ」であるが，先願発明におけるテンプレート依存性ポリマー化酵素は，その名称及び鎖置換型の相補鎖合成反応を進行させていることから，本件発明１の酵素と一致する。
ウ本件発明１のⅰ）のオリゴヌクレオチドは，その塩基配列における鋳型核酸との関係から，先願発明の第１プライマーに相当する。また，本件発明１のⅱ）のオリゴヌクレオチドは，その領域Ｒ２の５′末端側が特定されていないので，ここに任意の領域が存在することも可能であるから，先願発明の第２プライマーを包含する。


エ本件発明１は，「実質的に等温で反応させることを特徴とする」ものであるが，先願発明は，均衡または限定サイクリング条件下で行われるものであって，これは，前記(1)イに記載のとおり，鋳型と伸長プライマーとを分離するのに必要な温度以下の定常の温度であるから，本件発明１の反応条件を包含する。オしかしながら，先願発明では，核酸の増幅に当たって本件発明のⅲ）の「Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド」に相当するプライマー（ＯＰ）及びⅳ）の「ⅰ）のオリゴヌクレオチドを合成起点として合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの３′側に位置する領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド」に相当するプライマー（ＯＰ）を使用していない。したがって，本件発明１は，先願明細書に記載された発明ではない。(5)原告の主張について
ア原告は，先願明細書の図１３及び１４に記載のプライマーが本件発明１のⅲ）及びⅳ）の各オリゴヌクレオチド（ＯＰ）に該当する旨を主張する。そこで検討すると，先願明細書の図１３①には，３′末端側からから領域ｃ’ｄ’ｂａｃ’を有するプライマーと，３’末端側から領域ｇ’ｈ’ｆｅｇ’を有するプライマーとが，両者の５’末端同士で結合した２つの３’末端を有するプライマーが記載されており，図１３②には，このプライマーが，５’末端側から領域ａないしｈを有する鋳型核酸にアニールした図が記載されている。そして，図１３③では，相補鎖合成が進行した図が示され，図１３④では，伸長した鎖が鋳型から分離された図が示されている。しかしながら，分離された鎖を示す図１３④には，領域ｆ’ｅ’しか示されておらず，それに引き続くべき領域ｄ′以下が記載されていないことに照らすと，これらの図において，上記プライマーのうち領域ｇ’ｈ’からの伸長は，これらの領域が合成された後に鋳型の領域ｅに対する相補鎖（領域ｅ′）が合成された時点で停止しており，当該プライマーからの別の伸長鎖を鋳型から分離させているものとは認められない。したがって，図１３には，先の工程で合成された相補鎖を鋳型から分離するという機能を有するＯＰが記載されているものとは認められない。図１４についても，相補鎖合成が途中で停止しており，図１３の場合と同様に，ＯＰが記載されているということはできない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。イ原告は，先願明細書に記載の発明がＯＰを用いた非直線的増幅をも課題とするものである旨を主張する。
しかしながら，先願発明の工程２において，第１プライマーに代えて領域Ａにアニールするプライマー（ＯＰ）を使用した場合，当該プライマーから伸びた鎖は，その５’末端にステムループを形成することができる領域を有していないためループを形成することができず，鋳型核酸において，プライマーが結合できる部位が再生されなくなる。したがって，先願発明において上記プライマー（ＯＰ）を使用した場合には，第１プライマーを使用して５’末端においてステムループ構造を有する一本鎖分子を得る工程で直線的増幅ができなくなるのであり，これを前提とする非直線的増幅も実現できなくなる。
したがって，原告の上記主張は，その前提を欠くものとして採用できない。ウ原告は，先願明細書には，従来技術としてＯＰを用いたＳＤＡ法に関する記載が存在する旨を主張する。
しかしながら，先願明細書では，ＳＤＡ法は，特殊な制限酵素や改変ヌクレオチドを使用する従来例として記載されているのみであって（前記１(1)イ），ＯＰについての言及はない。また，前記イに説示のとおり，先願発明では，ＯＰを使用した場合に，第１プライマーを使用した直線的増幅ができなくなるので，たとえ，ＳＤＡ法がＯＰを使用するものであるとしても，先願発明では，ＯＰを使用することが記載されているに等しいということはできない。
したがって，原告の上記主張は，採用できない。
(6)小括
以上のとおり，本件発明１は，先願明細書に記載された発明ではない。本件発明２は，本件発明１に更に他の構成を付加したものであるところ，本件発明１は，上記のとおり，先願明細書に記載された発明ではないから，本件発明２も，先願明細書に記載された発明とはいえない。
本件発明３は，本件発明１の核酸の合成方法で使用する核酸合成用のプライマーセットについての発明であるところ，本件発明１は，上記のとおり，先願明細書に記載された発明ではないから，本件発明３は，先願明細書に記載された発明とはいえない。
本件発明４は，本件発明３を引用する発明であるところ，上記のとおり，本件発明３は，先願明細書に記載された発明ではないから，本件発明４は，先願明細書に記載された発明とはいえない。
よって，本件発明１ないし４は，先願明細書に記載された発明とはいえないから，本件審決の拡大先願に関する認定・判断に誤りは認められない。
５結論
以上の次第で，原告主張の取消事由にはいずれも理由がないから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          土      肥      章      大裁判官          井      上      泰      人裁判官          荒      井      章      光
別紙
１図１
２図２
３図３


平成２８年１１月２８日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００３５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月２６日
判決
原告         株式会   社ハナ   ヤマ訴訟代   理人弁護   士        鳥海哲   郎
塩月秀   平
松山智   恵
栗林知   広
稲葉大   輔
訴訟代   理人弁   理士         金田周   二
被告         Ｙ
訴訟代   理人弁理   士        豊岡静   男
伊藤正   和
原   裕子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１５－８０００３４号事件について平成２７年１２月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①訂正要件の判断の誤りの有無，②サポート要件の判断の誤りの有無，③実施可能要件の判断の誤りの有無，④進歩性判断の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明について，平成２３年６月２３日を出願日として特許出願（特願２０１３－５３７６６３号，パリ条約に基づく優先権主張，優先日・平成２２年１１月５日（本件優先日），優先権主張国・米国）をし，平成２６年４月４日，その設定登録を受けた（特許第５５１４９６２号。請求項の数１８。本件特許）。（甲１０）原告が，平成２７年２月２３日に本件特許の請求項１，８～１０に係る発明についての特許無効審判請求（無効２０１５－８０００３４号）をしたところ，被告は，同年６月５日付けで訂正請求をした（本件訂正）。
特許庁は，平成２７年１２月２８日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成２８年１月７日，原告に送達された。
２本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の請求項１，８～１０に係る発明（以下，請求項の番号に従って「本件訂正発明１」のようにいい，併せて「本件訂正発明」という。）及び本件訂正前の本件特許の請求項１，８～１０に係る発明（以下，請求項の番号に従って「本件発明１」のようにいい，併せて「本件発明」という。）の各特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。なお，下線は，本件訂正による訂正箇所を示す。
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明１
「【請求項１】
一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって，前記リンクはブルニアンリンクであり，前記アイテムはブルニアンリンクアイテ
ムであり，
ベースと，
ベース上にサポートされた少なくとも１つのピンバーであって，ピンバーは，各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ，列に配置された複数のピンと，複数のピンの各々の，ピンの列の方向の前面上のアクセス溝
を含むものと，
を含むキット。」
イ本件訂正発明８
「【請求項８】
リンクの一端を捕捉するためのアクセス溝中に伸長するように適応されたフックを含む，請求項１記載のキット。」
ウ本件訂正発明９
「【請求項９】
一連のリンクの端部を一緒にしっかり留めるためのクリップを含む，請求項１記載のキット。」
エ本件訂正発明１０
「【請求項１０】
一連のリンクは，一連の弾性バンドを含む，請求項１記載のキット。」
(2)本件発明（甲１０）
ア本件発明１
「【請求項１】
一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって，
ベースと，
ベース上にサポートされた少なくとも１つのピンバーであって，ピンバーは，各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ複数のピンと，複数のピンの各々の前面上のアクセス溝を含むものと，を含むキット。」
イ本件発明８～１０
それぞれ本件訂正発明８～１０と同じ。
３審判における請求人（原告）の主張
(1)無効理由２（進歩性欠如）
本件訂正発明は，甲１（英国特許出願公開２１４７９１８号公報）に記載された発明（甲１発明），甲１及び甲２に記載された発明，又は，甲１発明と周知慣用技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠く。
(2)無効理由４（進歩性欠如）
本件訂   正発明   は，甲   ９（「Knitty   ：Spring   2007」と   題する   ウェブ   ページ（http://www.knitty.com/ISSUEspring07/FEATloomknitting.html）をプリントアウトしたもの）に記載された発明（甲９発明），甲９及び甲２に記載された発明，又は，甲９発明と周知慣用技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠く。
(3)無効理由５（記載不備）
ア本件訂正後の本件特許の請求項１～１０，１２～１８に係る発明（本件訂正発明〔全部〕）は，本件特許に係る明細書（本件明細書）の発明の詳細な説明に記載したものではないから，その特許請求の範囲の記載は，サポート要件を満たしていない（ただし，審判で特許の無効を求めるのは，本件訂正発明についてである。）。イ本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件訂正発明〔全部〕を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから，実施可能要件を満たしていない（ただし，審判で特許の無効を求めるのは，本件訂正発明についてである。）。
４審決の理由の要点
(1)本件訂正の適否の判断（訂正事項１，２，３関連）ア訂正事項１，２，３（下線部は，訂正部分を示す。）
(ｱ)訂正事項１
特許請求の範囲の請求項１に「一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって，ベースと，」とあるのを，「一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって，前記リンクはブルニアンリンクであり，前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり，ベースと，」に訂正する。
(ｲ)訂正事項２
特許請求の範囲の請求項１に「上部フレアー状部分を含んだ複数のピンと」とあるのを，「上部フレアー状部分を含んだ，列に配置された複数のピンと」に訂正する。
(ｳ)訂正事項３
特許請求の範囲の請求項１に「複数のピンの各々の前面上のアクセス溝」とあるのを，「複数のピンの各々の，ピンの列の方向の前面上のアクセス溝」に訂正する。
イ判断


(ｱ)訂正事項１及び３は，請求項１の「リンク」が「ブルニアンリンク」であり，「アイテム」が「ブルニアンリンクアイテム」であり，「前面」が「ピンの列の方向の前面」であることを特定することにより，いずれも，不明瞭となっている記載が正され，その本来の意が明らかにされているから，特許法１３４条の２第１項ただし書第３号の明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。(ｲ)訂正事項２は，本件訂正前の請求項１では，複数のピンの配置について何ら特定されていなかったところ，かかる配置を特定することで特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから，特許法１３４条の２第１項ただし書第１号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(ｳ)そして，訂正事項１～３は，いずれも，本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行われたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
(2)無効理由５（記載不備）について
アサポート要件違反について
本件明細書の段落【０００３】，【０００４】，【０００９】，【００２７】によれば，本件訂正発明のうち「キット」の発明の課題は，「ブルニアンリンクアイテム」の作成は個人の技量に依存するという問題を解決し，個人の技量に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，「ブルニアンリンクアイテム」を簡単に作成するキットを提供することにある（本件課題）。
そして，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明のうち「キット」の発明についても，「例示的キットは，ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する」（【０００４】）及び「例示的キットは，そのようなリンクおよびアイテムの簡単なやり方での作成を提供して，様々な技量レベルの人々に独自の装着可能なアイテムを成功裡に作成することを許容する」（【００２７】）との記載に照らせば，本件課題を解決するために，個人の技量に依存することのない「ブルニアンリンク」作成方法を「提供」するところに，その本質があり，かかる「ブルニアンリンク」作成方法の具体的内容は，段落【００２０】，【００２１】及び図１４Ａ～Ｃに記載されたとおりのものである（本件作成方法）。本件明細書の発明の詳細な説明において，「ブルニアンリンクアイテム」を作成するためのキットに含まれるものであって，本件作成方法を「提供」する装置として開示されたものは，「ベース」及び「少なくとも１つのベースによって望ましい特別な向きにサポートされたいくつかのピンバー」（【０００５】），「ピンバー」に含まれる「複数のピン」（【００１１】），「ピンバー」ないし「ピン」に含まれる「弾性バンドをその場に保持するためのフランジ状の上部部分と，前方アクセス溝」（【０００６】）からなる構成であり，かかる構成を備えた「キット」の発明は，本件訂正発明〔全部〕にほかならない。
そうすると，本件訂正発明〔全部〕が，発明の詳細な説明に記載された発明であって，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであると認められるから，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，サポート要件に適合する。
イ実施可能要件違反について
「ベース上にサポートされた少なくとも１つのピンバー」を有する本件訂正発明〔全部〕については，本件課題を解決するために，個人の技量に依存することのない「ブルニアンリンク」作成方法を「提供」するところにその本質があることは，前記アのとおりであるが，かかる「ブルニアンリンク」作成方法である本件作成方法は，本件明細書の段落【００２０】，【００２１】及び図１４Ａ～Ｃに，当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されている。また，ベース，ピンバーといった，本件作成方法を「提供」する装置の各構成についても，本件明細書に当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されている。そうすると，ベース上にピンバーを「サポート」する構造であって，ベースとピンバーの別体構造以外のものについても，本件明細書の記載と技術常識を踏まえて，当業者がその実施をすることができるものであるから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合する。
(3)無効理由２（進歩性欠如）について
ア甲１発明の認定
甲１発明は，以下のとおりである。
「編み物製品を作成するための手編み用の編み機であって，
ベースプレート１９及び支持エンドプレート１７と，
ベースプレート１９及び支持エンドプレート１７に対し，エンドプレート４を介して旋回自在に支持された，複数のフック５’を備えた２本のバー１’を有し，バー１’の各フック５’は，毛糸をフック５’に保持するのに適した上部の平板状の張出部３２と，フック５’の各々の，フック５’の外側に面している側面上に手持ち式の編み物用かぎ針をガイドする溝７を有する編み機。」
イ本件訂正発明１について
(ｱ)一致点の認定
本件訂正発明１と甲１発明とを対比すると，次の点で一致する。「一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって，
ベースと，
ベース上にサポートされた少なくとも１つのピンバーであって，ピンバーは，各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ，列に配置された複数のピンと，複数のピンの各々のアクセス溝を含むものと，を含むキット。」
(ｲ)相違点の認定
本件訂正発明１と甲１発明とを対比すると，次の点が相違する。
ａ相違点１
本件訂正発明１は，「ブルニアンリンク」からなる「ブルニアンリンクアイテム」を作成するためのキットであるのに対し，甲１発明は，編み物製品を作成するための手編み用の編み機である点。
ｂ相違点２
本件訂正発明１のアクセス溝は，ピンの列の方向の前面上にあるのに対し，甲１発明の溝７は，フック５’の外側に面している側面上にある点。
(ｳ)相違点１及び２についての判断
ａ相違点２において，アクセス溝の向きを「ピンの列の方向の前面」とした理由は，次のとおり考えるのが合理的である。
すなわち，「ピンの列の方向」に「保持」された弾性バンドの装着を外して掛け戻していくステップ（ＦＩＧ．１４Ａ）において，各ピンの表面であって「ピンの列の方向の前面」側の部分には，装着された２本の弾性バンドのうち，装着を外す弾性バンドのみが位置している（ＦＩＧ．１４Ａ）。したがって，アクセス溝の向きが「ピンの列の方向の前面」にある方が，当該ステップにおいて，アクセス溝の間隙にフックを挿入する際に，本来，装着を外すことのない弾性バンドを誤って「開放」することを起こし難く，技量の乏しい者であっても，容易に「ブルニアンリンク」を作成することができるためである。


つまり，相違点２に係る「アクセス溝」の向きは，個人の技量に依存することなく，様々な技量レベルの人々に「ブルニアンリンクアイテム」を簡単に作成するキットを提供するという，本件課題を解決するために最適なものである。ｂ甲１には，「ブルニアンリンク」に関する記載も示唆もなく，本件課題である，様々な技量レベルの人々に「ブルニアンリンクアイテム」を簡単に作成するキットを提供することを解決するために，甲１発明の溝７の向きを最適化すること，すなわち，「ピンの列の方向の前面」とすることを示唆するものも見当たらない。そうすると，甲１には，相違点１及び２に係る本件訂正発明１の発明特定事項に至る動機となるものはないから，甲１発明に基づいて，相違点１及び２に係る本件訂正発明１の発明特定事項に想到することが容易であるとはいえない。ｃ甲２～５のいずれにも，相違点１及び２に係る本件訂正発明１の発明特定事項は開示されておらず，動機となるものもないことから，甲１発明と甲２～５に記載のものをどのように組み合わせても，相違点１及び２に係る本件訂正発明１の発明特定事項に想到することが容易であるとはいえない。
ウ本件訂正発明８～１０について
本件訂正発明８～１０は，それぞれ，直接，本件訂正発明１を引用するものであるから，本件訂正発明８～１０に係る特許も，無効理由２によっては無効にすることはできない。
(4)無効理由４（進歩性欠如）について
ア甲９発明の認定
甲９発明は，以下のとおりである。
「編み物を作成するための編み機であって，
ベースと，
ベース上に２列に並べられた複数のペグであって，複数の各ペグは，ベースから上方に直立しており，編み目がペグから外れるのを防止するための，他の部分よりも径が大きくなった上端部と，ベースの隙間とは反対側のペグの面上にペグの直立方向に沿って形成された溝であって，かぎ針を挿入して，ペグに掛けられた編み目を引っ掛けることができる溝と，を備える編み機。」
イ本件訂正発明１について
(ｱ)一致点の認定
本件訂正発明１と甲９発明とを対比すると，次の点で一致する。「一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって，
ベースと，
ベース上にサポートされた少なくとも１つのピンバーであって，ピンバーは，各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ，列に配置された複数のピンと，複数のピンの各々のアクセス溝を含むものと，を含むキット。」
(ｲ)相違点の認定
本件訂正発明１と甲９発明とを対比すると，次の点が相違する。
ａ相違点３
本件訂正発明１は，「ブルニアンリンク」からなる「ブルニアンリンクアイテム」を作成するためのキットであるのに対し，甲９発明は，編み物を作成するための編み機である点。
ｂ相違点４
本件訂正発明１のアクセス溝は，ピンの列の方向の前面上にあるのに対し，甲９発明の溝は，ベースの隙間とは反対側のペグの面上にある点。
(ｳ)相違点３及び４についての判断
甲９には，甲１と同様に，「ブルニアンリンク」に関する記載も示唆もなく，甲９発明の溝の向きを変更することを示唆するものも見当たらない。そうすると，甲９には，相違点３及び４に係る本件訂正発明１の発明特定事項に至る動機となるものはないから，甲９発明に基づいて，相違点３及び４を想到容易とすることはできない。
また，相違点３及び４は，実質的に相違点１及び２と同じものであるから，相違点１及び２と同様の理由により，相違点３及び４を想到容易とすることはできない。
ウ本件訂正発明８～１０について
本件訂正発明８～１０は，それぞれ，直接，本件訂正発明１を引用するものであるから，本件訂正発明８～１０に係る特許も，無効理由４によっては無効にすることはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（訂正要件の判断の誤り）
審決は，本件訂正発明〔全部〕の課題を「個人の技量に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，『ブルニアンリンクアイテム』を簡単に作成するキットを提供することにある」とし，かかる「課題を解決するために，個人の技量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』するところ」に発明の本質があると認定した。
本件訂正の前後を問わず，本件発明及び本件訂正発明〔全部〕の本質は，「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより，無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供すること」にあるから，審決の上記認定は誤りであるが，仮に本件訂正後の発明の本質が審決認定のとおりであれば，本件訂正により，発明の本質が「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより，無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供すること」から，「個人の技量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』する」ことに変更されているといえるから，本件訂正は特許請求の範囲を実質的に変更するものであり，本件訂正を認めた審決の判断は，誤りである。
２取消事由２（サポート要件の判断の誤り）
審決は，本件訂正発明〔全部〕の本質が，一列に並んだピンの列方向にリンクを編む方法による「『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』するところ」にあるとしつつ，「本件明細書の発明の詳細な説明において，本件作成方法を『提供』する装置として開示されたものは，『ベース』及び『少なくとも１つのベースによって望ましい特別な向きにサポートされたいくつかのピンバー』，『ピンバー』に含まれる『複数のピン』，『ピンバー』ないし『ピン』に含まれる『弾性バンドをその場に保持するためのフランジ状の上部部分と，前方アクセス溝』からなる構成であり，かかる構成を備えた『キット』の発明は，本件訂正発明〔全部〕にほかならない」から，本件特許の特許請求の範囲の記載にはサポート要件違反はないと判断したが，誤りである。
すなわち，前記１のとおり，審決の発明の本質の認定は誤っており，かかる発明の本質の解釈に基づいて，本件明細書の発明の詳細な説明に「ベース」及び「ピンバー」が一体の編み機が開示されていると判断することは誤りである。
３取消事由３（実施可能要件の判断の誤り）


審決は，本件訂正発明〔全部〕の本質が，一列に並んだピンの列方向にリンクを編む方法による「ブルニアンリンク」作成方法を提供することにあるとしつつ，かかる作成方法は，本件明細書の段落【００２０】及び図１４Ａ～Ｃに明確かつ十分に記載されており，また，「ベース，ピンバーといった，本件作成方法を『提供』する装置の各構成についても」明確かつ十分に記載されているとして，「ベースとピンバーが別体構造以外のものについても，…当業者がその実施をできる」といえるから，仮に，本件訂正発明１が「ベース」及び「ピンバー」が一体となった編み機を含むものであっても，実施可能要件違反にはならないと判断したが，誤りである。すなわち，前記１のとおり，審決の発明の本質の認定は誤っており，かかる発明の本質の解釈に基づいて，発明の詳細な説明に記載されている発明を認定することは不当である。
４取消事由４（進歩性判断の誤り）
(1)相違点１及び３の判断の誤り
審決は，相違点１について，いわゆる用途限定であり，本件訂正発明１に開示されている「『列に配置された複数のピン』，『ベース』，『ベース上にサポートされた』『ピンバー』，『上部フレアー状部分』，及び『複数のピンの各々の，ピンの列の方向の前面上のアクセス溝』の構成を全て併せ持つ装置を含む『キット』」は，「個人の技量に依存することのない『ブルニアンリンクアイテム』作成方法たる本件作成方法を『提供』するものであ」り，「『ブルニアンリンクアイテムを作成する』用途に特に適した物」であるから，相違点１は発明特定事項となると判断しているが，誤りである。また，相違点３についても，相違点１と同様の判断をしているから，同様に誤りである。
すなわち，「ブルニアンリンク作成用」という用途限定は，明細書，図面及び出願時の技術常識等を考慮しても，ブルニアンリンクなるものを作成するために用いるのに特に適した何らかの形状，構造，組成等を暗に意味しているとは到底考えられない。また，ブルニアンリンクアイテムの作成方法は，一列に並んだピンの列方向にリンクを編んでいく方法のみならず，様々な向きに編んでいく方法が想定されるのであり，「ブルニアンリンク」を「複数の閉じたループないしリンクからなる『単一の列から形成されたチェイン』」とする誤った解釈を前提として「ブルニアンリンク作成用」の意味を解釈している点も誤りである。さらに，後記(2)のとおり，ピンの列の側面にアクセス溝が設けられている構造の編み機を用いてもブルニアンリンクアイテムを容易に作成できるのであるから，「『複数のピン』，『ベース』，『上部フレアー状部分』及び『複数のピンの各々の，ピンの列の方向の前面上のアクセス溝』の構成を全て併せ持つ装置」であって，「『ベース上にサポートされた複数のピン』の技術的事項を持」っていることをもって，ブルニアンリンクアイテムの作成に特に適した構成とはいえない。
(2)相違点２及び４の判断の誤り
審決は，相違点２及び４について，アクセス溝の向きは設計事項ではないと判断したが，誤りである。
すなわち，甲３７～４０のとおり，編み機のベース上に列状に配置されたピンについて，ピンの列方向又はピンの列に対して斜めの方向に向かって穴や溝状の構造を設けるという技術的思想は，本件優先日である平成２２年１１月５日以前に，数多くの編み機において公に実施されており，当業者に一般的に知られているものであった。また，甲２７，２９及び３０のとおり，アクセス溝が外側を向いていようが，ピンの列の方向の前面上に位置させようが，容易にブルニアンリンクアイテムを作成できることに違いはない。そうすると，アクセス溝の位置がいずれの向きであるかは，当業者が編み機を製造するに当たり適宜選択する事項であり，単なる設計事項にすぎない。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
審決は，本件明細書の段落【０００３】，【０００４】，【０００９】，【００２７】の記載を根拠として，本件訂正発明〔全部〕のうち「キット」の発明の技術的課題は，「ブルニアンリンクアイテム」の作成が個人の技量に依存するという問題を解決し，個人の技量に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，「ブルニアンリンクアイテム」を簡単に作成するキットを提供することにあると判断したが，妥当である。そして，前記段落【０００３】，【０００４】，【０００９】，【００２７】の記載は，出願当初から変更されておらず，また，本件発明１の「リンク」は「ブルニアンリンク」を意味するものであるから，本件訂正の前後を問わず，本件発明及び本件訂正発明〔全部〕の技術的課題は，「個人の技量に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，『ブルニアンリンクアイテム』を簡単に作成するキットを提供すること」にある。
発明の技術的課題が，「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより，無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供すること」にあることを前提として，「ベース」と「ピンバー」が別体として存在する構成が，かかる技術的課題の解決のために必須の構成であり，本件発明及び本件訂正発明〔全部〕の「本質」である旨の原告の主張は，その前提において誤っている。
２取消事由２に対し
審決の本件訂正発明〔全部〕及び本件発明の本質の認定に誤りがないことは，前記１のとおりであるから，審決の発明の本質が誤っていることを前提とする原告の主張は，前提において誤っている。
本件明細書には，「ベース」と「ピンバー」が別体構造のものしか明示されていないとしても，ピンバーはベースによって望ましい特別な向きにサポートされたものであればよく，別体となることまでは要求されないから，当業者であれば，別体でないものも開示されているのは自明であると認識する。
３取消事由３に対し
審決の本件訂正発明〔全部〕及び本件発明の本質の認定に誤りがないことは，前記１のとおりであるから，審決の発明の本質が誤っていることを前提とする原告の主張は，前提において誤っている。
４取消事由４に対し
(1)相違点１及び３の判断の誤りに対し
審決は，特許・実用新案審査基準の理解を誤ったものではなく，また，相違点１に係る「『ブルニアンリンク』からなる『ブルニアンリンクアイテム』を作成するためのキット」との用途限定が付された物が，その用途に特に適した物を意味すると解される場合に相当するから，その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解したのであり，本件訂正発明１と甲１発明との間には，実質的にも，相違点１が存在するとの審決の認定に誤りはない。
また，本件明細書の【００１０】のとおり，「ブルニアンリンク」とは，１つのリンクを取り除くと全てのリンクがお互いからはずれるようになるものであるから，「単一の列から形成されたチェイン」と解され，審決の認定・判断に誤りはない。
(2)相違点２及び４の判断の誤りに対し


甲１発明の編み機は，編み糸を編んで編み物を作る手編み用の編み機であり，本件訂正発明のような「ブルニアンリンク」からなる「ブルニアンリンクアイテム」を作成するための装置ではないし，甲１には，「ブルニアンリンク」に関する記載も示唆もなければ，様々な技量レベルの人々に「ブルニアンリンクアイテム」を簡単に作成する装置を提供するという本件課題を解決するために，甲１発明の溝の位置を「ピンの列の方向の前面」とすることを示唆するものも見当たらない。また，甲３７～４０に示された編み機は，「ブルニアンリンクアイテム」を作成するための編み機ではない上，ピンの穴は，編み物を作成する際に，何ら使用されておらず，編み物を簡単に作成するという課題解決に寄与するものではない。そうすると，たとえ，甲３７～４０によって，毛糸などを使用して編み物を作成する編み機のピンについて，ピンの列方向又はピンの列に対して斜めの方向に向かって穴や溝状の構造を設けることが知られているとしても，本件課題を解決するために甲１発明の溝の位置を変更しようとする動機付けはなく，甲１発明に基づいて相違点２に係る本件訂正発明１の構成を想到することは容易とはいえない。さらに，弾性バンドを編む方向と直角の方向にアクセス溝が存在している場合，「ブルニアンリンク」を編むことは可能であるとしても，アクセス溝が前面に存在している場合と比較すると，編むことが困難なことは明らかであるから，アクセス溝の位置がいずれの向きであるかは，何ら技術的意義もなく，単なる設計事項にすぎないということはできない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（訂正要件の判断の誤り）について
(1)本件明細書の記載
本件明細書（甲１０）には，以下の記載がある（なお，特に重要と思われる部分に，下線を付した。）。
ア技術分野
【０００２】
この開示は全体的に，リンクされたアイテムを作成するための方法とデバイスに関する。より特定には，この開示は，リンクされた装着可能なアイテムを弾性バンドから作成するための方法とデバイスに関する。
イ背景技術
【０００３】
独自に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るための材料を含むキットは，常にいくらかの人気を博してきた。しかしながら，そのようなキットは通常，異なる色に色付けされた糸およびビーズのような原材料を含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構築することは個人の技量と才能に依存する。従って，独自の装着可能なアイテムを作成するための材料を提供するのみでなく，望ましく耐久性のある装着可能なアイテムを成功裡に作成することを多くの技量および芸術的レベルの人々にとって容易するするように構築を簡略化もするキットについての必要と願望がある。
ウ発明の概要
【０００４】
ブルニアンリンク(Brunnianlink)とは，チェインを形成するために，別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体上で二重化された閉じたループから形成されたリンクである。そのようなリンクを望ましいやり方で形成するのに，弾性バンドが利用されることができる。例示的キットおよびデバイスは，複雑な構成のブルニアンリンク物品の作成を提供する。しかも，例示的キットは，ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する。
【０００５】
例示的キットは，少なくとも１つのベースによって望ましい特別な向きにサポートされたいくつかのピンバーを含む。望ましい特別な方向は，完成品の望ましいリンクされた構成に依存する。ベースとピンバーは，完成されたリンクの向きの無尽のバリエーションを提供するように，様々な組み合わせおよび向きに組み立てられ得る。しかも，可能な完成品の作成を更に拡張するために，追加のベースとピンバーが追加されることができる。
【０００６】
ピンバーの各々は，弾性バンドをその場に保持するためのフランジ状の上部部分と，前方アクセス溝を含む。前方アクセス溝は，ブルニアンリンクを形成するために，より下のバンドが掴まれて隣接するバンドの上で引っ張られることができるように，一番上の弾性バンドの下にフックが挿入されることを提供する。開示されたキットは，隣接するピンの多くの可能な向きと，従って完成されたリンクされた物品についての異なる向きおよびデザインを提供する。
エ発明を実施するための形態
【０００９】
図１を参照すると，図２に示されたブレスレット，ネックレスおよびその他の装着可能なまたは装飾的なアイテムのようなブルニアンリンクアイテムを作成するための例示的キットが１０で指し示されている。
【図１】ブルニアンリンク物品を作成するための例示的キットの斜視図
【００１０】
図３を参照すると，ブルニアンリンク２０が，実際の結び目を形成することなく，連続的なループ状構造から形成されている。いくつかのリンクが，円形構造を形成するようにチェインに形成されている。端部がそれからしっかり留められて，耐久性のある装着可能なアイテムが作成される。この例では，３つの閉じたループ状のゴムバンドのような弾性アイテム２０が単一のチェインを形成しているのが示されている。各リンクは，系列中の別のループ構造の中央部分２４で１つのループ構造の端部２２を捕捉することによって形成される。各リンクは，望ましい形状と一体性を維持することを前および後続のリンクに依存する。１つのリンク２０を取り除くことは，全てのリンクがお互いからはずれるようになることに結果としてなる。
【図３】一連のブルニアンリンクの概略図
【００１１】
図１を参照すると，例示的キット１０は，その各々が複数のピン２６を含むピンバー１４をサポートするベース１２を含む。フックツール１６が，バンドを１つのピン２６から別のものへ掴んで動かすために含まれている。クリップ１８は，リンクされたアイテムを完成してしっかり留めるために完成したリンクの端部を受け取る。ピンバー１４と対応するピン２６を望ましい揃えでサポートするために，示されたように１つまたはいくつかのピンバー１４がいくつかのベース１２に載置されている。この例では，中央のピンバー１４が，２つの最も外側のピンバー１４から１つ先にされている。この揃えは，望ましいリンクされたアイテムの作成を提供する。この例では，ピンバー１４を望ましい相対的な向きにサポートするために，３つのベース１２が利用されている。
【００１２】
引き続き図１を参照しながら，図４，５Ａ－Ｂを参照すると，ベース１２は，ピンバー１４の各ピン２６の底部において規定された対応する開口部３０内に受け取られる複数の直立に伸長する円筒２８を含む。ベース１２の円筒２８と円筒２８を受け取っている開口部３０は，ピンバー１４をその場に保持するための僅かな干渉フィットを規定する嵌合特徴である。３つのベース１２がこの例では示されているが，追加の数のピンバー１４をサポートするのにより少なくかまたはより多くが利用されることができる。
【図４】例示的ピンバーの斜視図
【図５Ａ】例示的ベースと例示的ピンバーのインターフェース表面の斜視図【図５Ｂ】例示的ベースに載置されたピンバーの斜視図
【００１３】