【図３Ａ】                      【図３Ｂ】「たとえばインダクタＬ１は，リードフレーム部分１０５とリードフレーム部分１０６との間に設けられている。本発明の実施例によると，インダクタＬ１は，リードフレーム部分１０５及びリードフレーム部分１０６と電気的に接続することに留意して欲しい。任意で，ダイオードＤ１が同様の方法で接続しても良い。リードフレームは，Ｃｕ，又は，たとえばＡｌ，Ａｕ及び他の金属並びに合金のようなリードフレームに適した他の材料を有して良い。本発明の実施例によると，リードフレームは多層であって良い。」（【００２６】）
「図７Ａ及び図７Ｂは，本発明の実施例に従った完全パワーマネージメントシステム１００の上面を図示している。ＭＯＳＦＥＴ７０１は，右上隅に図示されている。インダクタ７０２は，リードフレームの“橋渡し（ｓｐａｎｎｉｎｇ）”部分に直接実装されているのが分かる。この例では，記号Ｄ１で示されたダイオード７０３も用いられている。ダイオードは，金属（たとえばＣｕ）クリップボンディング法を用いることによってリードフレームと接続して良い。図７Ｂは，典型的な大きさを有する典型的な設計を図示している。」（【００３７】）
【図７Ａ】                        【図７Ｂ】「図９Ａは，本発明のモールドされた典型的実施例の斜視図を示している。この実施例では，素子３００は，モールドされたプラスチックパッケージで被覆されたシステム１００を有する。プラスチックモールドは，外枠が示されることで，内部の部品が図示されている。」（【００３９】）【図９Ａ】                          【図９Ｂ】「図９Ｂは，本発明のモールドされていない典型的実施例の斜視図を示している。駆動装置／制御装置５０，ＭＯＳＦＥＴ，並びに受動素子Ｒ，Ｌ，及びＣを有する完全システム１００が図示されている。インダクタＬ１と結合する駆動装置／制御装置５０が図示されている。リードフレームと接続する他の受動素子も図示されている。」（【００４０】）前記記載によれば，本願補正発明の概要は，以下のとおりのものであると認められる。
本願補正発明は，パワーマネージメントシステムに関する集積回路素子及びパッケージングに関する（【０００１】）。
マルチチップモジュール（ＭＣＭ）回路パッケージ（一般的には，ＭＣＭの語は，２以上の回路素子を有するパッケージのことを指す。）では，場合によっては，複数の電気的及び熱的制限を有するとの課題がある（【０００８】，【００１３】）。
本願補正発明は，このような課題を解決するための装置である。本願補正発明は，制御装置集積回路，前記制御装置集積回路と結合するパワーＭＯＳＦＥＴ，及び少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子を有する装置であって，前記制御装置集積回路，前記パワーＭＯＳＦＥＴ及び前記複数の表面実装受動素子は，機能的に結合することで全回路部品を有する完全パワーマネージメントシステムを実装し（【０００６】，【０００７】，【００２５】），前記制御装置集積回路，前記パワーＭＯＳＦＥＴ及び前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され（【００２６】，【００３７】），かつ前記制御装置集積回路，前記パワーＭＯＳＦＥＴ及び前記複数の表面実装受動素子は，プラスチックで封止されることで，単一無鉛表面実装パッケージを形成する（【００２５】，【００３９】），装置である。２取消事由１（本願補正発明と引用発明との一致点の認定の誤り，相違点の看過）について
原告は，本件審決が，「引用発明において，コイルがリードフレームのインナーリードに接着搭載されること」及び「単一表面実装パッケージ装置において，コイルの表面実装したものが周知であること」を認定したことは誤りであり，その誤った認定に基づいて「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」及び「前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」ている点を一致点であるとした認定もまた誤りであるから，本件審決は，本願補正発明と引用発明との間には，「金属リードフレームに直接実装されたインダクタ」との相違点があるにもかかわらず，これを看過した違法がある旨主張する。本件審決が認定した引用発明，及び本願補正発明と引本件審決のした上記認定の適否について，以下，検討する引用例（甲１）には，次の記載がある。
ア特許請求の範囲
【請求項１】
「ダイパッド，該ダイパッドの主面に接着搭載された半導体チップ，一端側がインナーリード部を他端側がアウターリード部を構成する複数のリード，インナーリード部に接着搭載され半導体チップと電気的に接続される複数の受動素子，及びダイパッドと半導体チップとインナーリード部と受動素子とを収納するパッケージを備えた半導体装置において，前記複数の受動素子を一体に構成したことを特徴とする半導体装置。」
【請求項２】
「受動素子のインナーリード部との対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリード部への接続搭載によって電極対とインナーリード部とを電気的に接続したことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。」
イ発明の属する技術分野
「本発明は，半導体素子と複数の受動素子とを一体に備えた半導体装置に関し，特に，高電圧制御用半導体装置に関する。」（【０００１】）
ウ従来の技術
「現在，半導体素子や受動素子などの複数のチップを回路基板上に実装して樹脂等で封止したモジュール型半導体装置が，高出力に耐える小型半導体装置として知られており，さらに新たな試みとして，リードフレームを利用した樹脂封止型半導体装置が開発されている。」（【０００２】）
「リードフレームを利用した樹脂封止型半導体装置としては，半導体集積回路チップと共に，ノイズキャンセラとしてコンデンサを備えた半導体装置が知られている。その構造の一例は，リードフレームのダイパッドの表面に半導体集積回路のチップと，裏面にコンデンサとを各々取り付けており，その後にモールドパッケージして成る」（【０００３】）
エ発明が解決しようとする課題
「半導体装置に求める多様な機能に対応するために，さらに多くの半導体素子や受動素子を備えた半導体装置が要求されているが，上記の樹脂封止型半導体装置では，３つ以上の素子を実装した半導体装置には対応できていない。」（【０００５】）


「別のモジュール型半導体装置としては，ダイパッドに半導体素子を固定し，リードフレームのインナーリード上に受動素子チップを固定した半導体装置が考えられる。このような半導体装置では，必要とする受動素子が増えると受動素子チップの数も増加し，その実装位置は，インナーリードがフレームに固定された固定部近傍から，その自由端部まで，各所に亘るようになる。」（【０００６】）
「しかし，リードフレームをプレス加工する場合には，インナーリードの自由端部は，他方の中央部分に比べて平坦度が低くなりやすく，該先端部にチップをハンダ等で固定すると，その後の製造工程においてハンダ固定部に機械的な応力がかかることがあり，その結果，ハンダ固定部が剥離して断線するといった故障を生じる惧れがある。これを回避するには，リードフレームを大きくする必要があり，装置が大型化する欠点がある。
リードフレームの製造にエッチング加工を用いることにより，インナーリードの平坦度は向上するが，大量生産には適さず，半導体装置の製造コストが高くなる。」（【０００７】）
「また，半導体素子チップ及び受動素子チップを，ハンダダイボンドで実装する場合，１つづリードフレームに固定され，ハンダ固定時の熱は，既に実装されたチップに伝播するので，実装するチップ数が増加すると，先に固定されたチップは，複数回の熱を受けて熱ストレスが蓄積されて，素子の性能に悪影響を与えることがある。特に，この実装方式では，１つの実装部品に対し１台のダイボンド施設が必要であり，実装部品が増える毎に，その分の設備が必要になる為，膨大な施設導入費と設置スペースが必要である。」（【０００８】）
「そこで，本発明は，半導体とともに２つ以上の受動素子を備えて樹脂パッケージされた半導体装置であって，断線や素子性能の低下などが発生し難く，また，製造コスト及び設備導入費を抑えることが可能な半導体装置を提供する。」（【０００９】）
オ課題を解決するための手段
「本発明の半導体装置は，ダイパッド，該ダイパッドの主面に接着搭載された半導体チップ，一端側がインナーリード部を他端側がアウターリード部を構成する複数のリード，インナーリード部に接着搭載され半導体チップと電気的に接続される複数の受動素子，及びダイパッドと半導体チップとインナーリード部と受動素子とを収納するパッケージを備えた半導体装置において，前記複数の受動素子を一体に構成したことを特徴とする。」（【００１０】）
「本発明において，一体に形成した受動素子とは，個々に機能する複数の受動素子を適当な方法により一体化したものであり，例えばチップ部品化した多連チップなどが含まれる。各受動素子には，２つの電極が形成されて，外部と接続可能にされている。
本発明の半導体装置は，一体化した受動素子を用いることにより，複数の受動素子を隙間なく配置できるので，従来であれば大きなリードフレーム上に各所に分散させて配置するしかなかった受動素子を，小型のリードフレーム上に密集配置することができる。その結果，チップをインナーリードのフレーム固定部近傍に安定して実装することができ，断線に対して強い半導体装置を形成することができる。」（【００１１】）「本発明の半導体装置は，一体化した受動素子を用いるので，インナーリード上に実装する回数が減らすことができて，熱ストレスによる受動素子の性能低下が抑制される。」（【００１２】）
カ発明の実施の形態
「本発明の半導体素子では，一体化した受動素子の各々が，該受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を備えて，受動素子のインナーリードへの接続登載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続することができる。１つの受動素子には２つの電極があるので，例えば３つの受動素子を含んだ多連チップであれば，１つのチップに６つの電極が形成され，それら全ての電極が，ハンダ等の導電性接合材によってインナーリードに固定される。そのため，一体化した受動素子は，１つの受動素子を含む単一受動素子チップに比べて，強固で安定した固定が可能で，インナーリードからチップが剥離しにくい。」【００１４】「本発明の半導体装置は，パッケージの内部に，さらに，１つ又は２つ以上の別体の受動素子がインナーリード部に接着搭載されて半導体素子と電気的に接続することができるので，選択可能な受動素子の種類が増加し，種々の半導体回路の作製に適用可能な半導体装置を得ることができる。また，本発明の半導体装置は，一体化した受動素子や別体の受動素子の数に制限はなく，半導体装置の寸法や所望の半導体回路に合わせてチップ数を増減できる。」（【００１６】）
「本発明の半導体装置は，半導体素子として，パワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含むことができ，このような半導体装置は，高電圧制御用のパワーデバイスとして利用される。パワー素子としては，ＰｗＴｒやＭＯＳＦＥＴ，特にＩＧＢＴや，サイリスタ，その他専用のパワー素子などを用いることができる。」（【００１８】）「これらの半導体素子は，所定のダイパッドにダイボンドされ，リードフレームのインナーリードに，ワイヤボンディングなどにより導通されて実装されている。半導体素子は，インナーリード上に実装された受動素子と協働して，所望の性能を有する半導体装置を構成する。」（【００１９】）
「本発明の受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等を用いることができる。また，受動素子の代わりにダイオードを用いることもできる。受動素子の一体化において，受動素子は，直線配置，屈曲配置，曲線配置などの線状配置や，マトリクス状配置のような平面配置とすることができる。」（【００２０】）
「本発明で用いられるリードフレームは，銅薄板から，プレス加工やエッチング加工によって成形され，特に，大量生産でのコスト低下のために，プレス加工で成形されるのが好ましい。リードフレームのインナーリードは，半導体素子および受動素子の数および配線，チップ形状等に合わせて，パターン設計される。また，ボンディング強度を向上するために，インナーリードに部分的に金属メッキを施すことができる。リードフレームのアウターリードは，半導体装置を取り付けるソケット及び電極の規格に適合してプレス加工および折り曲げ加工がされている。」（【００２１】）
「本発明の半導体装置は，半導体素子，受動素子，及びインナーリードがパッケージに封止されており，アウターリードのみが露出して，半導体装置内部と外部とを電気的に接続可能としている。パッケージとしては，封止用の樹脂を用いることができ，特に，絶縁性，高周波特性，強度，接着強度，耐吸湿性，成型性に優れ，特に高温下でのそれらの特性が優れた樹脂が選択され，例えば，エポキシ樹脂が利用できる。」（【００２２】）
キ実施例
実施例１
ａ「本発明の半導体装置により，パワーデバイスを作成した例を以下に示す。パワーデバイス９は，樹脂モールド前は，図１に示すように，リードフレーム２に半導体素子１，４と受動素子７０，７１，７２，８とが配置固定される。


リードフレーム２には，２つのダイパッド１０，４０と，インナーリード２１～２８とが形成されており，それらはアウターリード２９等を介して，フレーム２０に固定されている。リードフレームは，銅薄板から成形されている。」（【００２３】）
【図１】
ｂ「パワー素子１は，ダイパッド１０にダイボンディングによりハンダで固定され，さらに，ワイヤボンディングにより，金線から成るワイヤー３でインナーリード２１，２８に接続されている。パワー素子制御用素子４は，ダイパッド４０にダイボンディングによりハンダで固定され，さらに，ワイヤボンドにより，アルミニウム線から成るワイヤー５でインナーリード２２～２８に接続されている。」（【００２４】）
ｃ「多連チップ８は，この例では３連コンデンサチップであるが，インナーフレームとの対向面に３対の電極８０を備えており，インナーフレーム２５～２８にハンダで固定されている。
１つのコンデンサを含む単一コンデンサチップ７０，７１，７２は，両側に電極７０ａ，７１ａ，７２ａを備えており，電極７０ａがインナーリード２１，２２に，電極７１ａがインナーリード２２，２３に，電極７２ａがインナーリード２３，２４に，ハンダで固定されている。」
（【００２５】）
ｄ「制御用素子４と，多連コンデンサチップ８及び単一コンデンサチップ７０，７１，７２に含まれる６つのコンデンサ素子とにより，パワー素子の制御用回路が構成されて，パワー素子が制御される。半導体装置９は，エポキシ樹脂から成る封止樹脂６（破線）により封止され，その後，破線Ａ及びＢでフレーム２が切断されて完成する。」
（【００２６】）
ｅ「本実施例のパワーデバイス９は，単一コンデンサチップ７０，７１，７２も，３連コンデンサチップ８に置き換えることができる。」（【００２７】）
実施例２
ａ「本発明の半導体装置により，パワーデバイスを作成する。図２のパワーデバイスは，図１と等価回路であり，リードフレーム２及び半導体素子１，４は，実施例と同様である。」（【００２８】）
【図２】
ｂ「多連チップ８は，この例では３連コンデンサチップであるが，インナーフレームとの対向面に形成される第一の電極（図示せず）を，また対向面の背面に位置する反対面に第二の電極８１を，各々３つづつ備えている。第一の電極は，インナーフレーム２５～２７にハンダで固定され，第二の電極８１は，ワイヤ８２でインナーフレーム２６～２８と接続されている。」（【００２９】）
ｃ「１つのコンデンサを含む単一コンデンサチップ７０，７１，７２は，第一の電極（図示せず）と第二の電極７０ｂ，７１ｂ，７２ｂを備えており，コンデンサ７０，７１の第一の電極がインナーリード２２に，コンデンサ７２の第一の電極がインナーリード２４に，ハンダで固定されている。第二の電極７０ｂ，７１ｂ，７２ｂは，金属細線８２でインナーフレーム２１，２３，２３とそれぞれ接続されている。」
（【００３０】）
ｄ「金属細線８２は，金線から成り，ワイヤボンディングにより第二の電極およびインナーリードと接続している。第二の電極８１，７０ｂ，７１ｂ，７２ｂには，ワイヤの接着固定を良好にするために，金の薄膜などが形成されている。
半導体装置９は，エポキシ樹脂から成る封止樹脂６（破線）により封止され，その後，破線Ａ及びＢでフレーム２が切断されて完成する。本実施例のパワーデバイス９は，金属細線８２を，アルミニウムや銅のワイヤボンド及び軟銅線のハンダ付けに置きかえることができる。」（【００３１】）
変形例
ａ「本実施例の半導体装置９の変形例としては，図３に示すように，ワイヤ８２の代わりに，フレキシブル基板８３を用いることができる。フレキシブル基板８３は，細幅の帯状金属片を絶縁性樹脂膜で挟んで形成されており，電極およびインナーリードと接続する部分は，樹脂膜が剥離されて金属片が露出される。図２に示すように，フレキシブル基板８３は，単一コンデンサ７０とインナーリード２１とを接続するように，１本の金属片を樹脂膜で挟んだ形状で用いることができるが，多連チップ８とリード２６～２８を接続するように，３本の金属片を樹脂膜で一体にした３連フレキシブル基板８３を用いることもできる。」（【００３２】）
【図３】
ｂ「本実施例のパワーデバイス９は，単一コンデンサチップ７０，７１，７２を，図１又は図２に示すような３連コンデンサチップに置き換えることができる。」（【００３３】）
ク発明の効果
「本発明の半導体装置では，受動素子を一体化することにより，小型のリードフレーム上に受動素子を密集配置することができるので，受動素子をインナーリードのフレーム固定部近傍に安定して実装できて，断線しにくく信頼性の高い半導体装置を提供することができる。また，本発明の半導体装置は，ダイボンディングの回数を減らして受動素子にかかる熱ストレスを低減することができるので，受動素子の性能低下を抑制して，性能のよい半導体装置を提供することができる。」（【００３４】）
引用発明の認定について
ア引用発明は，半導体素子と複数の受動素子とを一体に備えた半導体装置に関し，特に，高電圧制御用半導体装置に関する（【０００１】）。現在，半導体素子や受動素子などの複数のチップを回路基板上に実装して樹脂等で封止したモジュール型半導体装置が，高出力に耐える小型半導体装置として知られており，さらに新たな試みとして，リードフレームを利用した樹脂封止型半導体装置が開発されているところ，半導体装置に求める多様な機能に対応するために，さらに多くの半導体素子や受動素子を備えた半導体装置が要求されているが，上記の樹脂封止型半導体装置では，３つ以上の素子を実装した半導体装置には対応できていない（【０００２】，【０００５】）。


そこで，引用発明は，半導体とともに２つ以上の受動素子を備えて樹脂パッケージされた半導体装置であって，断線や素子性能の低下などが発生し難く，また，製造コスト及び設備導入費を抑えることが可能な半導体装置を提供することを目的とするものである（【０００９】）。イそして，引用例の段落【０００１】には，「本発明は，半導体素子と複数の受動素子とを一体に備えた半導体装置」と記載され，実施例１に係る段落【００２３】には，「リードフレーム２には，２つのダイパッド１０，４０と，インナーリード２１～２８とが形成されており，…リードフレームは，銅薄板から成形されている。」と記載され，【請求項１】には，「ダイパッドと半導体チップとインナーリード部と受動素子とを収納するパッケージを備えた半導体装置」と記載されているから，引用例には，「半導体素子と，複数の受動素子と，ダイパッドとインナーリードとが形成され，銅薄板から成形されているリードフレームと，ダイパッドと半導体素子とインナーリードと受動素子とを収納するパッケージと，を備えた半導体装置」が記載されているということができる。
ウまた，引用例の段落【００１９】には，「半導体素子は，インナーリード上に実装された受動素子と協働して，所望の性能を有する半導体装置を構成する。」と記載され，段落【００１８】には，「本発明の半導体装置は，半導体素子として，パワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含むことができ，…パワー素子としては，…ＭＯＳＦＥＴ…などを用いることができる。」と記載されている。
一方，引用例の段落【００２０】には，「本発明の受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等を用いることができる。」と記載され，段落【００１６】には，「本発明の半導体装置は，一体化した受動素子や別体の受動素子の数に制限はなく」と記載されているから，引用例には，別体の受動素子として，コンデンサ，抵抗，コイル等を用いることも記載されているといえる。
したがって，引用例には，「半導体素子は，受動素子と協働して，所望の性能を有する前記半導体装置を構成し，半導体素子として，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含み，受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等が用いられ」ることが記載されているということができる。
エさらに，引用例の段落【００１９】には，「半導体素子は，所定のダイパッドにダイボンドされ」と，実施例１に係る段落【００２４】には，「パワー素子１は，ダイパッド１０にダイボンディングによりハンダで固定され，…パワー素子制御用素子４は，ダイパッド４０にダイボンディングによりハンダで固定され」と，【請求項１】には，「インナーリード部に接着搭載され半導体チップと電気的に接続される複数の受動素子」と，【請求項２】には，「受動素子のインナーリード部との対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリード部への接続搭載によって電極対とインナーリード部とを電気的に接続したこと」と，段落【００１４】には，「本発明の半導体素子では，一体化した受動素子の各々が，該受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を備えて，受動素子のインナーリードへの接続登載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続することができる。１つの受動素子には２つの電極があるので，例えば３つの受動素子を含んだ多連チップであれば，１つのチップに６つの電極が形成され，それら全ての電極が，ハンダ等の導電性接合材によってインナーリードに固定される。」と，実施例１に係る段落【００２５】には，「単一コンデンサチップ…は，両側に電極…を備えており，電極…がインナーリード…に，ハンダで固定されている。」とそれぞれ記載されているところ，受動素子には，前記ウのとおり，コンデンサ，抵抗，コイル等からなる別体の受動素子も含まれる。そして，段落【００２２】には，「パッケージとしては，封止用の樹脂を用いることができ」と，実施例１に係る段落【００２６】には，「半導体装置９は，エポキシ樹脂から成る封止樹脂６（破線）により封止され」と記載されている。
したがって，引用例には，「半導体素子は，ダイパッドにダイボンドされ，受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続し，パッケージとして，封止用の樹脂を用い」ることが記載されているということができる。また，引用例記載の「半導体装置」を「パワーデバイス」として利用することも，引用例の段落【００１８】，【００２３】，【００２４】，【００２６】，【００２７】に記載されている。
オたことに誤りはないというべきである。
本願補正発明と引用発明との対比について
本件審決はで，本願補正
発明と引用発明とを対比し，引用発明は，本願補正発明における「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」との要件を備え，また，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーＭＯＳＦＥＴ，及び複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えることから，本願補正発明と引用発明とは，「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」及び「前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」ている点で一致する旨認定した。
ア引用発明の認定によれば，「ダイパッドとインナーリードとが形成され，銅薄板から成形されているリードフレーム」のうち，「ダイパッド」について，「半導体素子は，ダイパッドにダイボンドされ」ている。これは，半導体素子とダイパッドとが直接接続されることを意味する。そして，引用発明においては「半導体素子として，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含」むものであるから，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーＭＯＳＦＥＴは，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えると認定した点に誤りはない。
また，引用発明においては，「受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電
気的に接続」しており，受動素子には，別体の


受動素子も含まれるから，上記記載は，別体の受動素子をインナーリードに直接接続することを意味する。したがって，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えると認定した点に誤りはない。以上によれば，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーＭＯＳＦＥＴ，及び複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えると認定した点に誤りはない。
イまた，引用発明においては，受動素子（この受動素子は別体の受動素子を含む。）について，「受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等が用いられ」ているから，引用発明が，受動素子としてコイル（インダクタ）を用いる態様を含むことは明らかである。そして，引用発明では，コイル（インダクタ）を含む受動素子全般について，「受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続し」ており，受動素子がワイヤ，金属細線又はフレキシブル基板等でインナーリードと電気的に接続されているものではないから，受動素子は，インナーリードに対して表面実装されているということができる。また，表面実装型のコイル（インダクタ）は，特開２００５－１４２２８０号公報（公開日：平成１７年６月２日。甲２）の段落【０００３】に背景技術として「モジュールは，ＩＣ等の能動素子，コンデンサ，抵抗，コイル等の受動素子を小型のモジュール基板に表面実装してなる。」と記載されているように，本願優先日（平成１７年７月１日）当時の周知技術というべきであるから，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」との要件を備えると認定した点に誤りはない。
ウそうすると，本件審決が，本願補正発明と引用発明とは，「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」及び「前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」ている点で一致する旨認定したことに誤りはないというべきである。
原告の主張について
ア原告は，引用例の図２に示される実施例２では，３連コンデンサチップの第二の電極がワイヤでインナーフレームに接続され，単一コンデンサチップの第二の電極が金属細線でインナーフレームと接続され（【００２９】，【００３０】），また，引用例の図３に示される変形例では，ワイヤの代わりにフレキシブル基板を用いて単一コンデンサと多連チップをインナーリードに接続しているから（【００３２】），引用例の実施例２及び変形例は，いずれも，本願補正発明の「金属リードフレームに直接実装されたインダクタ」を全く開示していない旨主張する。
しかし，引用例の図２に示される実施例２及び図３に示される変形例においては，いずれも受動素子が金属リードフレームに直接実装されていることは，キで認定した引用例の段落【００２９】，【００３０】及び【００３２】の各記載並びに【図２】及び【図３】からも明らかである。
なお，原告の主張は，引用例の実施例２及び変形例においては，受動素子が金属リードフレームに表面実装されていないとの趣旨のものとも解される。
しかし，本件審決は，引用発明において受動素子が金属リードフレームに表面実装されることについては，引用例の請求項１及び２，段落【０００１】，【００１８】～【００２２】並びに実施例１に係る段落【００２３】の各記載に基づいて認定しているのであって，引用例の図２に示される実施例２又は図３に示される変形例に基づいて引用発明を認定したものではない。したがって，引用例の実施例２及び変形例に，金属リードフレームに表面実装されたインダクタが開示されていないとしても，本件審決の引用発明の認定が誤りとなるものではない。そして，引用発明が，本願補正発明における「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」及び「前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実
装され」
したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ原告は，引用発明は，引用例の段落【０００６】，【０００７】に記載されているように，半導体装置の大型化を回避することが課題又は目的であるところ，半導体装置の受動部品としてのインダクタであるコイルは，一般に大型で背の高い部品であって，制御装置集積回路やパワーＭＯＳＦＥＴなどを一体化した半導体装置の中に小型・低背化に反するコイルをも一体化することは当業者には技術常識上，想定される技術ではなく，引用例【図１】ないし【図３】に示す受動部品も，いずれも小面積であり，重要な制御用素子の面積と同じかそれよりさらに小さいから，引用発明における受動素子配置スペースにコイルを配置することは至極困難であり，引用発明においては受動素子としてコイルを想定していないのであって，仮に引用発明の受動素子としてコイルを採用することにすると，リードフレームを大型化する必要があり，コイルとリードフレーム双方の大型化により半導体装置が大型化してしまい，引用発明の目的とは反する方向に変更することになるから，コイルの採用は引用発明において阻害されており，引用例の段落【００２０】の記述も，受動部品としてのカテゴリに属する素子として，単純にコンデンサ，抵抗，コイルを並べたにすぎず，実際にコイルをリードフレームに直接実装してパッケージを形成することの技術的な検討はされていないし，引用例には，段落【００２０】以外に，コイルもインダクタの文字も存在しない旨主張する。


しかし，引用例の段落【０００６】，【０００７】及び【００１１】によれば，リードフレームのインナーリード上に受動素子チップを分散配置する従来の実装形態では，必要とする受動素子が増えると，その実装位置は，インナーリードがフレームに固定された固定部近傍から，自由端部にまでわたるようになる。そうすると，この自由端部では，機械的強度が弱くハンダ固定部が剥離して断線するといった故障を生じるおそれがあり，これを回避するには，リードフレームを大きくする必要があり，装置が大型化する欠点がある。そこで，引用例の半導体装置は，一体化した受動素子を用いることにより，複数の受動素子を隙間なく配置できるので，従来であれば大きなリードフレーム上に各所に分散させて配置するしかなかった受動素子を，小型のリードフレーム上に密集配置することができ，その結果，チップをインナーリードのフレーム固定部近傍に安定して実装することができ，断線に対して強い半導体装置を形成することができることを開示している。これに対し，引用例には，半導体装置の大型化を回避するために，大きなサイズの受動素子チップの使用を避けるべきである旨の記載はない。むしろ，引用例においては，「半導体装置に求める多様な機能に対応するために，さらに多くの半導体素子や受動素子を備えた半導体装置が要求されている」（【０００５】），「本発明の半導体装置は…選択可能な受動素子の種類が増加し，種々の半導体回路の作製に適用可能な半導体装置を得ることができる。また，本発明の半導体装置は，一体化した受動素子や別体の受動素子の数に制限はなく，半導体装置の寸法や所望の半導体回路に合わせてチップ数を増減できる。」（【００１６】）と記載されているように，受動素子の数や種類に制限を加えることなく，多様な機能の半導体回路を実現することを意図しているといえるから，実現できる半導体回路の機能を制限してまで，受動素子からコイル（インダクタ）を除外することは，引用例で意図されていることではないというべきである。また，引用例は，「本発明は…特に，高電圧制御用半導体装置に関する。」（【０００１】），「本発明の半導体装置は，半導体素子として，パワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含むことができ，このような半導体装置は，高電圧制御用のパワーデバイスとして利用される。」（【００１８】）と記載されているように，パワーデバイスとしての使用を前提とするものであるから，受動素子として用いられる「コンデンサ，抵抗，コイル等」（【００２０】）についても，パワーデバイス用のものが念頭に置かれていることは明らかである。
したがって，原告の上記主張には，理由がない。
ウ原告は，本件審決は，コイル等の受動素子として表面実装のものが周知であること（例えば，特開２００５−１４２２８０号公報（甲２）の段落【０００３】，【００２０】，図２参照）を考慮すれば，引用発明における受動素子が，インナーリードの表面に実装される表面実装受動素子であることは明らかである旨認定したが，甲２は，リードフレームを有しないモジュール基板を開示しており，そのため，リードフレームに直接実装されたコイルを開示していないので，半導体パッケージの技術分野におけるリードフレームに直接実装されるコイルが周知であることを示した文献とはいえない旨主張する。
しかし，本件審決は，甲２を，本願優先日当時，表面実装型のコイル（インダクタ）が周知技術であることを示す文献として引用したものであって，リードフレームに直接実装されるコイルが周知技術であることを示す文献として引用したものではない。
したがって，原告の上記主張には理由がない。
以上によれば，原告主張の取消事由１は理由がない。
３取消事由２（本件審決における手続違背）について証拠（本文中に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア本件審決に至る経緯
原告は，本願発明について，平成２３年１２月２１日付けで拒絶査定を受けたため，平成２４年５月７日，これに対する不服の審判を請求し，
併せて同日付け手続補正書のとおり，
特許請求の範囲を補正し，「無鉛」表面実装との構成を新たに付加した。
そして，原告は，同日付け審判請求書において，
示請求項１の下線部が施された補正事項は，明細書［００１７］乃至［００１９］に記載されております。よってこの補正は当初明細書等の
本願発明
と引用発明との対比刊行物１（判決注：特開２００４－２２８４０２号公報）は，受動素子が表面実装素子であることについて記載も示唆もしておりません。また刊行物２（判決注：特開２００４－１４０３０５号公報）は，パッケージが無鉛表面実装されることについて記載も示唆もしておりません。しかも（ⅰ）受動素子が表面実装素子であること，及び（ⅱ）パッケージが無鉛表面実装されることは，明細書［００２０］乃至［００２２］に記載されたような有利な効果を奏しますが，刊行物１，２ともに，そのような有利な効果について記載も示唆もしておりません。」と記載し，本願補正発明の「無鉛」表面実装による有利な効果を主張した（甲１２～１４）。
これに対して，審判合議体は，平成２４年８月２３日付け審尋において，「表面実装素子である受動素子は，引用例２（判決注：特開２００５－１４２２８０号公報）に，パッケージが無鉛表面実装される構造は，引用例３（判決注：特開２０００－２２３６３８号公報）に，それぞれ記載されるように周知であり，引用例１に記載された半導体パッケージにおいて，受動素子を表面実装素子とし，半導体パッケージが無鉛表面実装される構成を採用することは，当業者が適宜なし得たものといえる。」と記載し，これを原告に送付した（甲１５）。
この審尋に対して，原告は，平成２５年１月２８日付け回答書において，「     本願発明が特許されるべき理由刊行物１に記載の発明は，鉛の使用を必須とするものであるので，たとえ刊行物３に記載されているとしても，当業者は，刊行物１の記載事項から，鉛を取り除いて本願発明に想到する動機付けを得ることはなかったと思料いたします。…よって本願発明は，刊行物１乃至３に基づいて当業者が容易に想到し得たものではありません。」と記載し，刊行物１ないし３からは本願補正発明の「無鉛」表面実装の構成に至る「動機付け」がない旨主張した（甲１６）。
イ本願明細書の記載


平成２８年１２月８日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１４３号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結の日平成２８年１０月２７日
判                決
原告    株式会社アネックス
同訴訟代理人弁護   士   川島基則
同訴訟復代理人弁護士   塩谷崇之
被告    特許庁長官
同指定代理人     榎本政実
同                      山田正樹同                      田中敬規
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が異議２０１５－９０００９８号事件について平成２８年５月１１日にした異議の決定を取り消す。
第２前提事実（いずれも当事者間に争いがない。）
１本件商標
登録第５７２７３７９号商標（以下「本件商標」という。）は，「縁の会」の文字を標準文字で書してなり，原告が平成２６年２月１２日に登録出願し，第３５類「墓地・納骨堂及び墓の販売に関する事務の代理又は代行，葬祭具の販売に関する事務の代理又は代行」及び第４５類「葬儀の執行，永代供養の執行及びこれの媒介又は取次ぎ，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ，墓地又は納骨堂の管理，祭壇の貸与，葬儀用具の貸与」を指定役務として，平成２６年１２月１９日に設定登録されたものである。
２特許庁における手続の経緯等
宗教法人東長寺（以下「東長寺」という。）は，平成２７年３月２６日，本件商標の商標登録につき商標登録異議申立てを行い，特許庁は，当該申立てにつき異議２０１５－９０００９８号事件として審理をした上，平成２８年５月１１日，「登録第５７２７３７９号商標の商標登録を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同月１９日，原告に送達された。
原告は，これを不服として，同年６月１５日，本件訴訟を提起した。
３本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は，別紙異議の決定書（写し）記載のとおりである。要するに，以下の理由（要旨）により本件商標につき商標法（以下「法」という。）４条１項１９号に違反して登録された取り消すべきものである旨通知した取消理由通知書記載の取消理由は妥当なものであり，本件商標は，東長寺の業務に係る商品及び役務を表示するものとして，需要者の間に広く認識されている使用標章と極めて類似する商標であって，不正の目的をもって使用する商標といわなければならないから，法４条１項１９号に該当するものであるとした。
(1)使用標章の周知性
ア東長寺は，東京都新宿区四谷に所在する曹洞宗の寺院であり，平成８年に，その開創４００年記念事業として，会員一人ひとりに永代供養を約束する「縁の会」（以下「使用標章」という。）を発足し，生前個人墓の販売等に関する事業（以下「本件事業」という。）を開始した。本件事業は，具体的には，生前個人墓の販売に基づき，これを購入した個人が入会する組織の名称を「縁の会」といい，入会した会員を対象に，主として，戒名が与えられ，会員の死後における葬儀（生前予約），納骨法要，永代供養，納骨堂等の維持・管理などが行われるものである。イ本件事業につき「縁の会」の文字とともに紹介した全国紙や雑誌等の記事は，平成８年頃から平成２０年頃にかけて多数に上る。また，東長寺は，生前個人墓の販売に関し，多くの新聞や雑誌に，「東長寺『縁の会』」などの文字とともに，「自分で選べる自分のお墓」，「個人のための生前墓」，「永代供養墓・生前個人墓」，「生前個人墓」などと表示して，主として平成８年から平成１６年頃までの間に盛んに広告を掲載した。
ウこれらの事実によれば，使用標章は，東長寺の業務に係る役務「葬儀の執行，永代供養の執行及びこれの媒介又は取次ぎ，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂の管理」を表示するものとして，長年にわたり継続して使用されてきたものであり，本件商標の登録出願日（平成２６年２月１２日）には既に需要者の間に広く認識されていたものと認められるとともに，その周知性は，本件商標の登録査定日（同年１２月９日）においても継続していたものということができる。
(2)本件商標と使用標章との類似性
本件商標は，「縁の会」の文字を標準文字で書してなるものである。これに対し，使用標章は，「縁の会」の文字よりなるものである。そうすると，本件商標と使用標章とは，「縁の会」の文字を同じくするものであり，これにより，いずれも「エンノカイ」の称呼及び「縁の会（縁があって集まることなど）」の観念を生じる。
したがって，本件商標と使用標章は，外観，称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのある類似の商標と認められる。
(3)不正の目的
ア東長寺と原告は，平成８年に東長寺の開創４００年記念事業として生前個人墓の販売等に関する事業（本件事業）を「縁の会」と名付けて開始し，当初は契約書上，この事業を「共同事業」と呼称した。平成１０年４月１日付けの「東長寺開創４００年記念事業生前個人墓に関する共同事業第二回変更契約書」には，東長寺と原告が共同で遂行すべき業務を事業計画の作成及び監理とし，東長寺が遂行すべき業務を納骨堂の整備及び運営管理，縁の碑及び銘板の設置区域の環境整備及び運営管理，曹洞宗の教義による法要と永代供養，個人墓の購入者の教化，販売事務所の提供とし，原告が遂行すべき業務を個人墓の広報及び広告，個人墓の販売及び販売の委託，縁の会事務局の設置，運営，管理とする旨が記載されている。
平成１８年１１月１日付けの「縁の会会員募集に関する委託契約書」には，東長寺が原告に対し「縁の会」の会員募集に関する業務を委託する旨記載され，また，募集期間中における縁の会事務局の運営・維持管理費用は主に原告の負担とすること，ただし，募集が終了し当該契約が終了した場合，縁の会事務局の運営業務は東長寺に引き渡すこととすることが記載されている。
平成２５年２月１４日付けの「契約内容の変更に関する覚書」には，遅くとも平成２６年１２月末日をもって業務委託契約を終了すること，当該期日までに東長寺の自主運営が円滑に行えるよう，原告から東長寺へ業務を引き継ぐことが記載されている。


これらの事実及び原告が「縁の会」の商標を平成２６年２月１２日に登録出願し，同年１２月１９日に設定登録をしたことに鑑みれば，東長寺と原告は，共同事業として本件事業を始め，その業務分担は明確にされており，東長寺が寺の管理や曹洞宗の教義による法要と永代供養などを行い，原告は，主に，墓の広報や広告，墓の販売及び販売の委託，縁の会事務局の設置，運営，管理等を行っていたことが推認されるとともに，東長寺及び原告は，平成２６年１２月末日までに業務委託契約を終了することとし，同日までに東長寺の自主運営が円滑に行えるよう，原告から東長寺へ業務を引き継ぐことについて合意したことが認められるところ，原告は，共同事業として本件事業を開始し，契約期間中であるにもかかわらず，原告のみで本件商標の商標権を取得したものである。また，本件事業における東長寺と原告の業務分担は明確になっていたにもかかわらず，原告は，東長寺の業務の範囲である「葬儀の執行，永代供養の執行，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂の管理」についても，東長寺の承諾等なしに商標権を取得したものと認められる。イ以上によれば，原告は，使用標章がいまだ商標登録されていないことを奇貨として，それに化体された業務上の信用と顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）し，不正の利益を得る目的など，不正の目的のために使用標章と類似する本件商標を先に登録出願し，設定登録を受けたものと推認される。
そうすると，本件商標は，東長寺の業務に係る役務を表示するものとして，需要者の間に広く認識されている使用標章と極めて類似する商標であって，不正の目的をもって使用する商標といわなければならない。
第３当事者の主張
１原告の主張
(1)取消事由１－使用標章の認定の誤り
本件決定は，本件事業に関する記事や広告に基づき，東長寺が使用する標章を「縁の会」であると認定しているが，東長寺が使用していた標章は「東長寺縁の会」であって，「東長寺」を冠しない「縁の会」ではない。本件決定の認定に係る新聞記事等には「縁の会」との記載のあるものもあるが，それらの記事も，その内容から「縁の会」が「東長寺の縁の会」であることは明らかであって，当該記事をもって，東長寺を冠しない「縁の会」が東長寺の事業を示す標識として周知されていたとはいえない。また，新聞雑誌等の広告においては，いずれも「東長寺縁の会」との表記がされている。したがって，原告が他の寺院の名称を冠して又は冠しないで「縁の会」との商標を使用して事業を行うことにより，その事業が東長寺の事業であるとの誤認混同等を生じると認める余地はない。
(2)取消事由２－不正の目的の不存在１
ア原告と東長寺との間の契約は，当初は共同事業契約とされ，その後名目上は委託契約に変更されたものの，基本的な権利義務関係は変更されていない。すなわち，本件事業開始当初の契約によれば，東長寺の業務は納骨堂の整備その他の宗教的行為等とされる一方，原告の業務は，広報，広告，個人墓の販売，東長寺縁の会事務局の管理運営等であった。また会員の入会金（販売代金）のうち一定額を施設整備費用と広報費用とし，前者は東長寺，後者は原告に帰属するものとされ，その残りは折半するものとされていた。その後，契約の名称は委託契約に改められたが，業務分担の変更がされたものではなく，また，会員の入会金のうち一定額が原告に帰属するものとされた。
イ契約に基づく担当業務の遂行
(ｱ)広報，広告と費用負担
「東長寺縁の会」の広告は，原告が自らの業務として行っていたものであり，原告の会計帳簿に費用として計上され，広告の出稿も管理していた。また，広報についても，原告の従業員がマスコミに対する情報提供等を行っていた。
なお，広報，広告について，東長寺が費用を支出したことはない。
(ｲ)事務局の管理運営
「東長寺縁の会」自体は，宗教法人たる東長寺とは別の主体である会員制の組織である。この会員制の組織には，管理運営者の選任に関する規定等が存在していないものの，原告と東長寺との契約に基づき原告が管理運営等を行っていた。具体的に原告が行っていた業務は，会員契約の申込みに対する対応と契約の締結，会員からの問合せに対する対応，会員の葬儀等の東長寺に対する取次ぎ等である。入会金は「東長寺縁の会事務局事務局長    Ａ」名義の口座に入金され，事務局を担当する原告において，上記契約に基づく報酬割合に応じて原告と東長寺の預金口座にそれぞれ振り替える措置を行っていた。
ウ以上のとおり，原告と東長寺との間では，広報，広告は原告が行うべき業務であるとの合意が存在し，これに基づいて原告が「東長寺縁の会」の広報，広告を行っていたのであり，その費用を東長寺が支出していたことはないのであるから，原告が本件商標につき商標登録を受けることがいわゆる「フリーライド」に該当する余地はなく，原告に不正の目的はない。
(3)取消事由３－不正の目的の不存在２
ア本件商標は，原告が考案したものであり，原告が東長寺に提案して共同事業が開始されたものである。この共同事業は，単なる「縁の会」という標章にとどまるものではなく，都会の寺院において檀家の実体が失われ，財務状況が悪化している中で，「個人墓」を生前に販売することにより寺院の収益を獲得するという新たなビジネスモデルの展開を図ったものである。
イ平成２５年２月１４日付け「契約内容の変更に関する覚書」（甲５０）には，契約終了時に原告から東長寺へ業務を引き継ぐ旨規定されているが，これは単に，東長寺縁の会事務局の運営を原告が長年にわたって行っていたことから，原告と東長寺との間の契約終了に当たり円滑な事務局業務の引継ぎを行うことを確認したにすぎず，本件商標に係る権利の帰属自体を定めたものではない。むしろ，この当時に原告と東長寺との間で協議されていた内容は，東長寺において原告が本件商標の商標登録をすることを容認する一方，原告において東長寺が「東長寺縁の会」の名称を使用した活動を容認するというものである。これは，その当時既に原告において他の寺院の名称を冠した「縁の会」を立ち上げて活動していたからにほかならない。
ウ前記（(2)イ(ｲ)）のとおり，宗教法人である東長寺と，会員組織である東長寺縁の会は明らかに異なる法主体である。「東長寺縁の会」との標章に係る権利は，当該組織ないし団体である「東長寺縁の会」に固有のものであり，当然に東長寺に帰属するものではない。


エ原告は，真光寺及び常在寺との間で，東長寺との共同事業により成功したビジネスモデルを採用して新たな事業を展開している。このような原告のビジネスモデルの展開と，他の寺院の活動について，東長寺が妨げる権利を有していないことは明らかであるところ，原告は，東長寺がこれを妨害する危険があることを認識したからこそ，本件商標の商標登録を行ったものである。
オ以上のとおり，原告は，自らの権利利益を確保するために本件商標の商標登録をしたのであって，原告に不正の目的はない。
(4)本件決定は，すべて，「縁の会」を東長寺が自ら単独で行う事業であるとの前提に立ってされている。
しかし，宗教法人である東長寺にとって，「縁の会」の事業は公益事業に該当せず，また，その寺院規則の定める目的とも相いれない上，自らの事業として「縁の会」と称する「生前個人墓に関する事業」を営んでいたのであれば，宗教法人法等に定められた手続を履践し，包括宗教団体である曹洞宗から被包括寺院としてそのような事業に着手することについて承認を受け，適切な会計処理を行い，適切な税務申告がされていてしかるべきであるが，そのような手続が取られた形跡はない。
そうである以上，本件事業は，東長寺が自ら単独で行う事業ではなく，曹洞宗寺院としての東長寺が行う本来の事業に協力すべく，営利企業である原告が考案して自ら行っていた事業，ないし，曹洞宗寺院としての東長寺がその性格上自らの事業として行い得ない部分を，営利企業である原告が担うことによって成り立っていた共同事業というべきである。したがって，東長寺が自ら単独で「縁の会」なる事業を行っていたことを前提とする本件決定に理由はなく，取り消されるべきである。
２被告の主張
(1)本件決定において，本件商標が法４条１項１９号に該当するとして引用した商標は，「縁の会」の文字からなるものである（以下「引用商標」という。）。
(2)引用商標の周知性
ア東長寺に係る「縁の会」事業について
東長寺は，東京の都心（新宿区四谷）に所在する曹洞宗の寺であり，平成８年７月から，開創４００年記念事業の一環として，「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業（本件事業）を開始した。本件の事業は，核家族化や少子化，墓地の高騰等が進む近年において，都心に位置する寺が存続し，かつ，例えば，従来の「家制度」や「檀家制度」といったことに関わりなく，個人での墓の購入を望む者のニーズに応えるなどといったことを目的とするものであり，東長寺が，同寺との間で入会契約をした者に対し，「縁の会」会員として登録をするとともに，概ね以下の宗教的行為等を提供するものである。
(ｱ)会員１人について１基，寺内にある墓苑「水の苑」に俗名を刻銘した御影石の碑又は漆の銘板（縁の碑）を設置する（生前個人墓）。(ｲ)会員に曹洞宗の戒名を授け，位牌に戒名を刻銘して納骨堂に安置する。
(ｳ)会員が逝去した後，納骨法要を営み，遺骨を納骨堂に安置する。(ｴ)逝去した会員について，３３回忌までは，亡くなった月の一日の「萬燈供養」において供養し，その後は，総墓に合祀し，引き続き供養する（永代供養）。
(ｵ)東長寺が営む「一日法要」のほか，会員向けの催し物への案内，会報を送付する。
イ東長寺に係る「縁の会」の記事について
東長寺に係る「縁の会」については，少なくともその事業開始直前から平成２１年までの間，多数の新聞や雑誌に記事が掲載された。掲載記事においては，東長寺が「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業を行っている旨の記載のほか，「縁の会」の仕組みの概要，「縁の会」の会員のインタビュー，東長寺住職のインタビュー，「縁の会」事務局構成員のインタビューの内容等が記載されており，問合せ先などとして，「東長寺縁の会」又は「東長寺縁の会事務局」の記載がされているものがある。
ウ東長寺に係る「縁の会」の広告について
東長寺に係る「縁の会」については，平成８年から平成２６年までの間，新聞や雑誌に多数の広告が掲載された。掲載広告においては，東長寺が「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業を行っている旨の記載のほか，「縁の会」の仕組みの概要や「縁の会」の会員によるコメント等が記載されており，問合せ先などとして，主に「東長寺縁の会」又は「東長寺縁の会事務局」の記載がされているものがある。
エ東長寺に係る「縁の会」の登録会員数について
東長寺の「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業は，前記のとおり，平成８年７月に開始されたものであるところ，当該事業における登録会員数は，平成９年６月末に１０００人以上，平成１０年６月末に２０００人，平成１２年２月に３０００人以上，平成１４年１月に４０００人以上，平成１５年１０月に５５００人以上，平成１６年１０月に６３００人，平成１９年９月に９０００人以上，平成２１年３月に１万人に達している。
そして，遅くとも平成２６年末頃までに，定員である１万２２８６人に達したことがうかがわれる。
オ以上によれば，東長寺は，平成８年７月から平成２６年末頃までの約１８年間にわたり，「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業（本件事業）を行っており，これに関する新聞や雑誌の記事及び広告においては，自らが行う「縁の会」の仕組みの紹介等とともに，その問合せ先などとして，自らの名称と事業名とを組み合わせてなるものと認識される「東長寺縁の会」やその事業に係る事務を取り扱う部署名を表してなるものと認識される「東長寺縁の会事務局」の表示がされていた。そうすると，東長寺は，自らが行う生前個人墓に関する事業すなわち本件事業について，「縁の会」の標章を継続的に使用していたといえる。また，東長寺が本件事業の広告において用いた「縁の会」の標章は，一般的な書体をもって縦書き又は横書きで表されたものであるから，当該標章は，引用商標「縁の会」と実質的に同一といえるものである。さらに，東長寺が行う「縁の会」の事業における登録会員数は，販売当初から漸増しており，本件商標の登録出願日（平成２６年２月１２日）には優に１万人を超え，本件商標の登録査定日（同年１２月９日）には約１万２０００人に達していたといえる。


そうすると，引用商標は，少なくとも生前に個人のための墓の購入を欲する者などといった我が国の需要者の間において，東長寺の事業，なかでも，「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業を表すものとして，本件商標の登録出願日及び登録査定日のいずれにおいても広く認識されていたものということができる。
カ原告は，東長寺に係る「縁の会」に関する新聞及び雑誌における記事及び広告は「東長寺縁の会」に関するものであり，「東長寺」を冠しない「縁の会」の標章が東長寺の事業に関して使用され，周知されたことはない旨主張する。
しかし，東長寺が平成８年７月から開始した「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業（本件事業）は，東長寺が，同寺との間で入会契約をした者（登録会員）に対し，寺内にある墓苑（水の苑）に生前個人墓を設置し，曹洞宗の戒名を授け，納骨法要を営み，永代供養を行うなどといった宗教的行為等を提供するものであって，本件事業に係る記事や広告においては，そのような「縁の会」の仕組みの概要等とともに，問合せ先などとして，「東長寺縁の会」又は「東長寺縁の会事務局」の記載がされていたことからすれば，その記事や広告に接する者は，本件事業を行う主体が東長寺であり，同事業を表示する標章が「縁の会」であると容易に理解するといえ，「東長寺縁の会」又は「東長寺縁の会事務局」の記載については，それぞれ，前者は事業主体である寺の名称と事業名とを組み合わせてなるもの，後者は本件事業に係る事務を取り扱う部署名を表してなるものとして認識するといえる。
そうすると，東長寺は，自らが行う生前個人墓に関する事業について，「縁の会」の標章を使用していたといえる。
(3)本件商標と引用商標との類似性について
本件商標は，前提事実（第２の１）記載のとおり，「縁の会」の文字を標準文字で表してなるものであるのに対し，引用商標は，上記(1)記載のとおり，「縁の会」の文字からなるものであるから，両商標は同一の商標ということができる。
(4)不正の目的について
ア東長寺と原告との関係について
(ｱ)東長寺と原告とは，少なくとも平成１０年４月１日から平成１８年１０月末日までの間，東長寺の「縁の会」に係る生前個人墓の企画，建立，販売，維持管理等の事業を共同して行うために，両者がそれぞれ遂行すべき業務を以下のとおり定めた契約を締結していた。なお，上記契約においては，個人墓販売代金のうちの一部を東長寺が「施設整備費用」及び「永代供養料」として取得し，残りを原告が「広報費用」及び「販売手数料」として取得する旨定められていた。
ａ両者が共同で遂行すべき業務
(a)事業計画の作成
(b)事業計画の監理
ｂ東長寺が遂行すべき業務
(a)納骨堂の整備及び運営管理
(b)縁の碑及び銘板の設置区域（以下「水の苑」という。）の環境整
備及び運営管理
(c)曹洞宗の教義による法要と永代供養
(d)個人墓の購入者の教化
(e)販売事務所の提供
ｃ原告が遂行すべき業務
(a)個人墓の広報及び広告
(b)個人墓の販売及び販売の委託
(c)縁の会事務局の設置，運営，管理
(ｲ)東長寺と原告とは，平成１８年１１月１日に，東長寺の「縁の会」に係る新たな契約を締結した。当該契約は，平成１９年から平成２６年までの８年間に３０００人分の個人墓販売の募集をするために，東長寺が，「縁の会」の事業に係る業務のうち，以下の業務を原告に委託し，原告がそれを受託するとするものであった。また，上記契約においては，原告が協力すべき業務として，別途，「事業計画の作成」，「事業計画の監理」及び「広報及び広告内容の協議」が定められるとともに，東長寺が，原告に対し，「縁の会」の入会金のうちの一定額を「募集手数料」として支払う旨も定められていた。
ａ縁の会の広報及び広告
ｂ縁の会会員の募集及び募集の委託
ｃ縁の会事務局の設置，運営，管理
(ｳ)東長寺と原告は，平成２５年２月１４日に，上記(ｲ)の契約内容の一部を変更する旨の覚書を交わした。当該覚書は，東長寺が原告へ「縁の会」の事業に係る業務の一部を委託する際に支払うべき「募集手数料」の金額を変更する旨の内容のほか，上記(ｲ)の契約において定められた個人墓販売の募集計画（８年間で３０００人分）を以下のように改めるとするものであった。
「販売総数を平成二十五年三月三十一日時点における羅漢堂，千手堂の合計募集可能数一二二八六に対する残数または，平成二十六年十二月三十一日まで，のどちらかに到達した時点で本契約は終了するものとする。但し，平成二十六年十二月三十一日までに東長寺の自主運営が円滑に行える様，乙から甲へ業務を引き継ぐ。」（甲は東長寺，乙は原告を，それぞれ指す。）
(ｴ)上記(ｱ)～(ｳ)によれば，原告は，少なくとも平成１０年４月１日以降，東長寺の「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業に関与しており，平成１８年１１月１日以降は，東長寺からの委託を受けて，同寺との間で締結した委託契約の内容に従い，対価を得て，同事業の遂行にあたって必要となる業務のうち，専ら広報及び広告並びに「縁の会」についての問合せへの対応などといった事務を取り扱う部署である事務局の運営等を行っていたところ，平成２５年２月１４日の時点で，遅くとも平成２６年１２月３１日までには当該委託契約が終了することを知ったといえる。
イ原告による本件商標の登録の意図について
以上のとおり，原告は，長年にわたり東長寺の「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業（本件事業）に関与しており，当該「縁の会」の仕組み等について熟知していたといえることからすれば，同事業が，原告との委託契約が終了した後においても，東長寺が，「縁の会」の登録会員に対し，その生前から死後に至るまで，様々な宗教的行為等を提供するものであり，その提供に当たり，「縁の会」の商標を継続的に使用する必要があることを十分に予見し得たといえるし，仮にその継続的な使用が困難となった場合には，東長寺において不測の損害を生じることも容易に理解し得たといえる。


また，原告は，平成２５年２月１４日の時点で，遅くとも平成２６年１２月３１日までには上記委託契約が終了することを知っていたものである。
そのような状況の下，原告は，東長寺からの委託を受けて本件事業に係る業務の一部を行う立場であったにもかかわらず，その委託に係る契約期間中である平成２６年２月１２日に，東長寺に無断で，本件事業において東長寺が提供する宗教的行為等に係る役務を指定役務に含む本件商標を登録出願し，商標登録を受けたことからすれば，原告による行為は，東長寺による「縁の会」の事業の円滑な遂行を妨げ，不測の損害を与える目的をもってなされたものというべきである。
ウ小括
引用商標は，上記(2)のとおり，少なくとも生前に個人のための墓の購入を欲する者等の我が国の需要者の間において，東長寺の事業，なかでも，「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業を表すものとして，本件商標の登録出願日及び登録査定日のいずれにおいても広く認識されていたものである。
また，本件商標は，上記(3)のとおり，引用商標と同一の商標である。さらに，原告による本件商標の登録出願及び商標登録の取得は，前記(4)イのとおり，東長寺による「縁の会」の事業の円滑な遂行を妨げ，不測の損害を与える目的をもってなされたものである。
そうすると，原告は，引用商標がいまだ登録されていないことを奇貨として，それに化体された業務上の信用と名声を毀損し，事業の円滑な遂行を妨げて不測の損害を与えるなど，不正の目的をもって引用商標と同一の本件商標を登録出願し，商標登録を受けたというべきである。エ(ｱ)原告は，原告と東長寺との契約において原告が行うべき業務が広報及び広告や東長寺縁の会事務局の管理運営等とされていたことに基づき，「東長寺縁の会」の広告を自己の業務として行い，かつ，その広報についての情報提供等を行っていたこと，東長寺とは別主体である会員制組織「東長寺縁の会」の管理及び運営等をも行い，これらの費用は原告が負担していたことを前提にすれば，原告が本件商標の商標登録を受けることがいわゆる「フリーライド」に該当すると見る余地はない旨主張する。
しかし，たとえ原告が本件事業において広報及び広告並びに事務局の運営及び管理等を行っていたとしても，これらは全て東長寺との間で締結した契約に基づき，東長寺から対価を得て，原告が受託した業務を行っていたにすぎないものであるから，このことをもって，原告が，東長寺に無断で，本件商標を登録出願し，商標登録を受けたことが正当化されるものではない。
(ｲ)また，原告は，本件商標は原告が考案し，東長寺に提案して本件事業が開始されたものであって，本件事業は，単なる「縁の会」という標章にとどまることなく，「個人墓」を生前に販売することにより寺院の収益を獲得するという新たなビジネスモデルの展開を図ったものであり，原告としては，他の寺院との間で新たな事業を展開しているところ，東長寺がこれを妨害する危険があることを認識したため，自己の権利利益を確保すべく本件商標の商標登録をすることに踏み切ったのであり，不正の目的はない旨主張する。
しかし，仮に東長寺が行う「縁の会」と称する生前個人墓に関する本件事業が，原告が考案し，東長寺に提案して開始されたものであるとしても，前記のとおり，本件事業に関してなされた新聞や雑誌の記事及び広告によれば，「縁の会」の標章は，少なくとも生前に個人のための墓の購入を欲する者などといった我が国の需要者の間において，東長寺の事業，なかでも「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業を表す商標として，本件商標の登録出願日及び登録査定日のいずれにおいても広く認識されていたといえるものである。
また，原告の主張に係る他の寺院のうち真光寺については，平成１９年９月から新聞に広告が掲載され始めたところ，その広告に接する需要者は，真光寺に係る「縁の会」について，東長寺に係る「縁の会」と何かしら関連性を有するものとして認識する可能性が極めて高いといえる。さらに，原告の主張に係る他の寺院のうち常在寺については，「常在寺縁の会」の記載がされたダイレクトメールが作成，発送されたことがうかがえるものの，当該ダイレクトメールの具体的な作成及び発送数量等は不明であり，その他に常在寺に係る「縁の会」について新聞等に記事や広告が掲載された事実は見当たらない。
そして，東長寺に係る「縁の会」の新聞等における記事や広告はもとより，真光寺に係る「縁の会」の広告や常在寺に係る「縁の会」のダイレクトメールのいずれにおいても，これらに接する者に対し，「縁の会」が原告の業務ないしビジネスモデルを表示する標章ないし商標として認識されると認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると，原告が本件商標について登録を受けたことは，自己の権利利益を確保するための当然の選択であるなどとは到底いえない。(ｳ)さらに，原告は，「東長寺縁の会」は会の規約等に賛同して入会した会員の集合体であって，東長寺とは別の者であるから，「東長寺縁の会」の標章に係る権利は，当該集合体（組織又は団体）である「東長寺縁の会」に固有のものであり，当然に東長寺に帰属するものではない旨主張する。
しかしながら，前記のとおり，本件事業は，東長寺が，同寺との間で入会契約をした者（登録会員）に対し，寺内にある墓苑（水の苑）に生前個人墓を設置するなどの宗教的行為を提供するものであるから，「縁の会」の登録会員は，東長寺が行う本件事業において，東長寺による当該宗教的行為の提供を受けることができる者である。そうすると，東長寺に係る「縁の会」が登録会員により組織されるものであるとしても，それは，東長寺が行う本件事業と密接不可分の関係を有するものであって，本件事業を行う東長寺と分離された別個のものとして存在するものではない。
(ｴ)原告は，原告と東長寺との間で委託契約の内容の一部を変更する旨の覚書が交わされた平成２５年２月１４日頃には，両者間では，東長寺において原告が本件商標の登録をすることを容認する一方，原告において東長寺が「東長寺縁の会」の名称を使用した活動を容認するといった内容の協議がされていた旨をも主張する。


しかし，原告がその主張の根拠としている「業務改善勧告に対するご回答書」と題する書面（甲１０７）は，その体裁上，原告の代表取締役代理から東長寺の代表役員に宛てたものではあるが，その具体的な作成年月日の記載はなく，かつ，回答の対象である東長寺が提示した業務改善勧告の日付の記載もないことからすれば，当該書面が真に東長寺へ提出されたものであるとはいい難いから，当該書面をもって，原告と東長寺との間で上記協議がなされていたかは明らかでなく，その内容について東長寺が容認していたかも不明である。
(5)以上によれば，本件商標は，東長寺の事業に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であって，不正の目的をもって使用をするものである。したがって，本件商標は，法４条１項１９号に該当する。すなわち，本件決定の認定，判断には違法な点はなく，取り消されるべき理由はない。
第４当裁判所の判断
１当事者間に争いのない事実，証拠（各項に掲げたもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)本件事業の概要
東長寺は，東京都新宿区四谷に所在する曹洞宗の寺であるところ，平成８年７月頃から，開創４００年記念事業の一環として，「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業（本件事業）を開始した。本件事業は，核家族化や少子化，墓地の高騰等が進む近年において，都心に位置する寺が存続し，かつ，例えば，従来の「家制度」や「檀家制度」といったことに関わりなく，個人での墓の購入を望む者のニーズに応えるなどといったことを目的とするものであり，東長寺が，同寺との間で入会契約をした者に対し，「縁の会」会員として登録をするとともに，概ね以下の宗教的行為等を提供するものである。（甲１４の１，１８～２４，２６～３５，４７，５１，５２，５４～５８，６０，７０，７６，７８～８３，８５，８７，８８，９３，９５～９７，１０４，乙１，２，１４，１６，３８）
ア会員１人について１基，寺内にある墓苑「水の苑」に俗名を刻銘した御影石の碑又は漆の銘板（縁の碑）を設置する（生前個人墓）。イ会員に曹洞宗の戒名を授け，位牌に戒名を刻銘して納骨堂に安置する。ウ会員が逝去した後，納骨法要を営み，遺骨を納骨堂に安置する。エ逝去した会員について，３３回忌までは，亡くなった月の一日の「萬燈供養」において供養し，その後は，総墓に合祀し，引き続き供養する（永代供養）。
オ東長寺が営む「一日法要」のほか，会員向けの催し物への案内，会報を送付する。
(2)本件事業に対する東長寺及び原告の関与
ア東長寺と原告は，平成８年７月頃から本件事業を開始し，遅くとも平成９年７月１０日より以前に本件事業に関する共同事業契約を締結していたところ，平成１０年４月１日付け「東長寺開創四〇〇年記念事業生前個人墓に関する共同事業第二回変更契約書」によれば，両者は，「共同して生前個人墓（…その墓標を縁の碑及び回廊銘板，購入者の組織を縁の会とする）の企画，建立，販売，維持管理等の事業を遂行するため，本契約を締結する。本契約書は，平成九年七月十日締結した共同事業第一回変更契約書の内容を改定したものであり，以降は当契約をもって表題共同事業の契約とする」こととし，少なくとも平成１０年４月１日以降，本件事業につき，以下のとおり，それぞれ業務を遂行すべきこととするとともに，事業運営の方法等についても定めた（以下，この契約を「本件共同事業契約」という。）。（甲４８）
(ｱ)両者が共同で遂行すべき業務
ａ事業計画の作成
ｂ事業計画の監理
(ｲ)東長寺が遂行すべき業務
ａ納骨堂の整備及び運営管理
ｂ縁の碑及び銘板の設置区域（水の苑）の環境整備及び運営管理
ｃ曹洞宗の教義による法要と永代供養
ｄ個人墓の購入者の教化
ｅ販売事務所の提供
(ｳ)原告の遂行すべき業務
ａ個人墓の広報及び広告
ｂ個人墓の販売及び販売の委託
ｃ縁の会事務局の設置，運営，管理
(ｴ)販売代金の取扱い
ａ個人墓販売価格８０万円のうち４万円を施設整備費用，１０万円を広報費用とし，残り６６万円のうち５０％に当たる金額は東長寺が永代供養料として，５０％に当たる金額は原告が販売手数料としてそれぞれ取得する。
ｂ施設整備費用は東長寺の扱いとし，広報費用は原告の扱いとする。
(ｵ)独占販売権
ａ東長寺は，本件事業に係る個人墓の販売依託を，原告又は原告の指定する第三者以外にしてはならない。
ｂ原告は，個人墓の販売を原則自社で行わなければならない。ｃ原告が，一販売単位期を３か月として定めた販売目標計画を連続する４期間達成できなかった場合，東長寺は，原告に対し，３か月の通告期間をもって販売事業計画の見直しを求めるか，あるいは契約の解除をする権利を取得する。ただし，原告が年間の販売計画の５０％以上を達成している場合は，この限りでない。
(ｶ)維持管理経費
ａ水の苑及び納骨堂の維持管理費用は主に東長寺の負担とする。ｂ販売事務所設置区域の維持管理費用は主に原告の負担とする。ｃ販売期間中における縁の会事務局の運営・維持管理費用は主に原告の負担とする。ただし，販売が終了し共同事業契約が終了した場合，縁の会事務局の運営業務は東長寺に引き渡すこととする。イ東長寺と原告は，平成１８年１１月１日，東長寺が「縁の会」（永代供養を目的とした個人墓の会員組織）の会員募集に関する業務を原告に委託し，原告がこれを受託することとして，以下の内容による「縁の会会員募集に関する委託契約」（以下「本件委託契約」という。）を締結した。
（甲４９）
(ｱ)委託する業務内容
ａ縁の会の広報及び広告
ｂ縁の会会員の募集及び募集の委託
ｃ縁の会事務局の設置，運営，管理
(ｲ)原告が協力すべき業務
ａ事業計画の作成
ｂ事業計画の監理
ｃ広報及び広告内容の協議
(ｳ)入会金の扱い


ａ１名の入会金は８０万円とし，うち３３万円を募集手数料として東長寺は原告に支払う。将来，入会金を９０万円とした場合は，うち３８万円を募集手数料として東長寺は原告に支払う。
ｂ入会金の領収，管理は原告が行い，月末毎に集計報告し，翌月２５日までに募集手数料を差し引いた入会金を東長寺の指定する口座に送金する。
(ｴ)独占受託権
ａ東長寺は縁の会会員の募集委託を，原告又は原告の指定する第三者以外にしてはならない。
ｂ原告は縁の会会員の募集を原則自社で行わなければならない。自社以外の第三者に再委託をする場合は事前に東長寺に報告し了解を得なければならない。
(ｵ)維持管理経費
ａ募集事務所設置区域の維持管理費用は主に原告の負担とする。ｂ募集期間中における縁の会事務局の運営・維持管理費用は主に原告の負担とする。ただし，募集が終了し本契約が終了した場合，縁の会事務局の運営業務は東長寺に引き渡すこととする。
ウ東長寺と原告は，平成２５年２月１４日，「契約内容の変更に関する覚書」を作成し，平成２２年４月３０日に取り交わされた契約内容の変更に関する覚書を破棄し，新たに，本件委託契約を以下のとおり変更する旨合意した。（甲５０）
・販売総数を平成２５年３月３１日時点における羅漢堂，千手堂の合計募集可能数１２２８６に対する残数，又は平成２６年１２月３１日までのどちらかに到達した時点で本契約は終了するものとする。ただし，平成２６年１２月３１日までに東長寺の自主運営が円滑に行えるよう，原告から東長寺へ業務を引き継ぐ。
(3)本件事業に関する記事
ア本件事業に関する記事は，遅くとも平成８年５月２８日付け読売新聞の記事（甲５１）を初めとしてしばしば掲載されたところ，同記事を含め，平成２１年までに本件事業に関する記事が掲載された媒体及び掲載頻度は，少なくとも以下のとおりである。
(ｱ)平成８年
「読売新聞」（２回），「毎日新聞」（２回），「朝日新聞」（３回），「週
刊朝日・別冊ＡＳＡＮＴＥ」（１回）
(ｲ)平成９年
「読売新聞」（１回），「ほんとうの時代」（１回），「さくらあい」（１回），「ＳＰＡ」（１回），「週刊朝日［増刊］’９７老後の設計」（１回），「商工にっぽん」（１回），「宗教と現代」（２回），「月刊ベンチャー・リンク」（１回），「毎日グラフアミュ－ズ」（１回），「ｐｉｎｋ」（１回），
「いきいき」（１回）
(ｳ)平成１０年
「読売新聞」（１回），「日本経済新聞」（１回），「日刊ゲンダイ」（１回），「ふれあいねっと」（１回），「フォト」（１回），「宗教と現代」（１回），「ほんとうの時代」（１回）
(ｴ)平成１１年
「毎日新聞」（１回），「共同通信」（３回），「いきいき」（２回），「ほーむたうん」（１回），「ＨｅａｌｔｈＴｒｉｂｕｎｅ」（１回），「月刊寺と生活」（１回），「ふれあいねっと臨時増刊号」（１回）
(ｵ)平成１２年
「読売新聞」（１回），「いきいき」（２回），「ミマン」（１回），「リラ
イフ」（１回）
(ｶ)平成１３年
「読売新聞」（１回），「毎日新聞」（１回），「日本経済新聞」（２回），「いきいき」（２回），「ＳＯＧＩ」（１回），「よみがえる」（１回）
(ｷ)平成１４年
「毎日新聞」（１回），「朝日新聞」（１回），「いきいき」（２回），「Ｙ
ｏｍｉｕｒｉＷｅｅｋｌｙ」    （１回）
(ｸ)平成１５年
「いきいき」（２回），「Ｂｅｎｅｓｓｅ『あなたにエール』」（１回），
「週刊女性セブン」（１回）
(ｹ)平成１６年
「東京新聞」（１回），「いきいき」（２回）
(ｺ)平成１７年
「いきいき」（１回），「毎日が発見」（１回）
(ｻ)平成１８年
「ダカーポ」（１回）
(ｼ)平成２０年
「週刊ダイヤモンド」（１回）
(ｽ)平成２１年
「通販生活」（１回）
イ上記各記事においては，例えば，東長寺が本件事業を展開している旨の記載，本件事業の内容，会員や東長寺住職等のインタビュー等の形で，以下のような記載が見受けられる。これらの記事においては，本件事業を示す標識として，「縁の会」，「東長寺『縁の会』」，「東長寺の縁の会」，「東長寺縁の会」，「東長寺縁の会」といった語が用いられている。また，これらの記事のうち問合せ先が記載されているものでは，問合せ先として「東長寺『縁の会』事務局」（甲５１，８５），「東長寺・縁の会事務局」（甲５２），「東長寺『縁の会』」（甲６３），「東長寺・縁の会」（甲８０），「縁の会事務局」（甲８１，８２），「東長寺縁の会事務局」（甲８０，８３，９５，９９，乙３），「東長寺縁の会事務局」（甲８４），「曹洞宗東長寺縁の会事務局」（甲８８），「『東長寺』縁の会事務局」（甲９３），「事業主体／宗教法人東長寺縁の会」（甲１８～２１，２３～２６，２８～３０，３３，３４，９６。なお，「／」は改行を示す（以下同じ。）。また，「東長寺縁の会」の記載は「事業主体／宗教法人」の記載の右横に位置し，これら２段の記載の高さと略等しいサイズのフォントで記載されている。），「事業主体／宗教法人曹洞宗    東長寺縁の会」（甲２２。なお，「曹洞宗東長寺    縁の会」の記載は，「事業主体／宗教法人」の記載の右横に位置する。），「事業主体宗教法人／東長寺縁の会」（甲２７），「事業主体宗教法人    東長寺縁の会」（甲３１，３２），「東長寺」（甲１００）といった表示がされている。
なお，原告が事業主体であることをうかがわせる記載のある記事は見当たらない。


(ｱ)    「維持費高い『都会の寺』生き残りかけ知恵」，「四谷の東長寺」，「檀家ならぬ『会員』募る」，「『生前墓』を提供」，「行事参加で親ぼく」，「ユニークな文化活動で知られる新宿区四谷〈以下略〉の曹洞宗『東長寺』が，檀家ならぬ『会員』を募集して，境内に『お墓』を提供することになった。」，「Ｂ住職は，…『…会員という言い方は適当ではないかもしれないが，都会の寺がこれからも残るために，新しいスタイルを提案したわけです』と話す。」，「会員は七月一日から募集する予定で，…会員の会となる『縁の会』事務局では，…」，「『募集してみないと分からないが，若者や中年層の希望者が多いんじゃないでしょうか』とＢ住職は期待している。」（甲５１）
(ｲ)「新宿区四谷の禅寺・東長寺（Ｂ住職）が開かれた寺づくりに取り組んでいる。…都会の墓地不足をにらみ７月から墓苑事業『縁の会』（有料）をスタートさせる。」，「同寺が７月から始める『縁の会』。同会事務局のＣさん…は『亡くなってから親族に迷惑をかけたくない人，あるいは寺の檀家制度にしばられたくないという都会の個人のための会員システム』と説明する。」（甲５２）
(ｳ)「周囲をマンションやビルに囲まれた都心の新宿区四谷にある曹洞宗の東長寺（Ｂ住職）は，今年七月，共同形式の永代供養墓『縁の碑（いしぶみ）』を始めた。…墓を六十万円で購入すると，『縁の会』に登録され戒名をもらう。会員は毎月一日に寺が主催する文化講座や法要に参加できる。」（甲５６～５８）
(ｴ)「住職のＢさんに話を聞いてみた。『…私どもでは，そういう方に対応するために昨年の六月から『縁の会』という制度を整えたのですが，
…』」（甲６１）
(ｵ)「縁の会    檀家制度にとらわれない新しい形の生前個人墓」，「『東長寺』では，個人の意思を尊重して生前に墓を設ける会員制度『縁の会』を設立した。」（甲８３）
(ｶ)「『開かれた寺』を目指す東長寺では，昨年７月から…［縁の会］を発足しました。」（東長寺Ｂ住職のインタビュー記事。甲７９）(ｷ)「会員制墓苑事業でめざす“開かれた寺”    東長寺」，「そう語るのはＣ氏。東京・四谷にある東長寺（曹洞宗・Ｂ住職）で『縁の会』事務局を担当している。」，「なかでも注目を集めているのが，昨年七月からスタートした墓苑事業『縁の会』である。」（甲７６）(ｸ)「東京都新宿区にある東長寺（曹洞宗）『縁の会』が共同の永代供養墓を始めて丸一年，この７月から２期目の募集に入る。」（甲７７）(ｹ)「『生前個人墓』を提案する都心の古刹・東長寺の挑戦」，「檀家でなくても会員になれば，７０万円で境内に自分の墓が持てる。…会員とは『東長寺縁の会』会員のこと。…新しい墓苑システムである『縁の会』に入会すると，会員は２種類のお墓を持つことができる。」（甲８５）
(ｺ)「寺では昨夏から，会員を募って遺骨の『永代供養』を始めた。…寺では会の名前を『縁の会』と名付けたという。」（甲５９）(ｻ)「東長寺では，現代の寺・都市の寺であることを踏まえ，人が集い，仏教にふれる場を作り出す工夫を随所に凝らしている。大別すると，次の三点になる。①『縁の会』墓苑事業…」，「東長寺の『縁の会』は，イエなどの血縁関係に捉われることなく，自分の自由意思で個人の墓が購入できるというシステムだ。」（甲８２）
(ｼ)「東京都新宿区の東長寺では，…『縁の会』と名付けられた会員制の個人墓地を提供。」（甲８９）
(ｽ)「九六年七月，東長寺は『縁の会』という生前個人墓のシステムをつくった。」（甲６０）
(ｾ)「ここ東長寺では『縁の会』という名称の生前個人墓システムを運営。」（甲８７）
(ｿ)「東長寺    縁の会」（甲６７）
(ﾀ)「“個人が生前に自分の意志で自分の墓を用意できる”東長寺『縁の会』」，「東京・四谷の東長寺…では，従来の檀家組織とは別に，生前個
人墓『縁の会』を発足され…」（甲９４）
(ﾁ)「東京・四谷の東長寺では４年前から生前契約の個人墓『縁の会墓
苑』を募集，…」（甲６８）
(ﾂ)「東京都新宿区にある曹洞宗東長寺。９６年７月に生前個人墓の募集を始め，…」「檀家ではなく，『縁の会』を作り，寺は『地縁，血縁を超えて新しい縁を結び，互いの冥福を祈ろう』と文化講座やイベントを開いている。」（甲７０）
(ﾃ)「東京・新宿の東長寺は五年前，『縁の会』を開設した。」（甲７１）(ﾄ)「東京・四谷の東長寺。…同寺の永代供養システム『縁の会』の会員の俗名が刻まれている。」（甲７３）
(ﾅ)「新宿区四谷〈以下略〉の東長寺…は成功例の一つ。一九九六年に募集を始め，契約者の会員組織『縁の会』もつくった。…年四回の会報を送り，…寺と会員，会員同士のつながりを深めている。」（甲７５）(ﾆ)「東京・新宿区の曹洞宗萬亀山東長寺が運営する縁の会の墓苑『水の苑（にわ）』は，生前契約を前提としたお墓で，…」，「そんなとき，たまたまテレビ番組で知ったのが東長寺縁の会の『水の苑』でした。」
（甲１０３）
(4)本件事業に関する広告
ア本件事業に関する広告は，遅くとも平成８年７月２７日付け読売新聞掲載のもの（甲３５）を初めとしてしばしば掲載されたところ，同広告を含め，平成２６年までに本件事業に関する広告が掲載された媒体及び掲載頻度は，少なくとも以下のとおりである。
(ｱ)平成８年
「読売新聞」（１回），「東京新聞」（１回）
(ｲ)平成９年
「朝日新聞」（２回），「産経新聞」（２回），「日本経済新聞」（１回），
「文藝春秋（三月特別号）」（１回）
(ｳ)平成１０年
「読売新聞」（１回）
(ｴ)平成１１年
「朝日新聞」（１回）
(ｵ)平成１２年
「読売新聞」（１回），「朝日新聞」（２回）
(ｶ)平成１３年
「いきいき」（１回）
(ｷ)平成１４年
「サンケイスポーツ（日曜特別版）」（１回）


(ｸ)平成１７年
「読売新聞」（２回），「朝日新聞」（４回），「ＴｈｅＮｅｗ    Ｋｅｙ」（１回），「ザ・ファミリー」（１回），「定年時代」（１回）
(ｹ)平成１８年
「読売新聞」（２回），「朝日新聞」（１回），「ザ・ファミリー」（１回），
「はいからエスト」（２回）
(ｺ)平成１９年
「読売新聞」（２回），「朝日新聞」（２回），「日本経済新聞」（１回），
「東京新聞」（１回），「ザ・ファミリー」（１回）
(ｻ)平成２０年
「読売新聞」（２回），「朝日新聞」（１回），「産経新聞」（１回），「Ｔ
ｈｅＮｅｗ    Ｋｅｙ」（１回）
(ｼ)平成２１年
「読売新聞」（３回），「朝日新聞」（２回），「産経新聞」（１回），「日
本経済新聞」（１回），「定年時代」（１回）
(ｽ)平成２２年
「読売新聞」（２回），「毎日新聞」（１回），「朝日新聞」（１回），「産経新聞」（１回），「日本経済新聞」（１回），「リビング多摩」（１回）
(ｾ)平成２３年
「読売新聞」（２回），「毎日新聞」（１回），「朝日新聞」（１回）
(ｿ)平成２４年
「朝日新聞」（３回），「東京新聞」（１回）
(ﾀ)平成２５年
「読売新聞」（４回），「朝日新聞」（４回），「日本経済新聞」（２回），
「東京新聞」（１回）
(ﾁ)平成２６年
「読売新聞」（３回），「毎日新聞」（１回），「朝日新聞」（６回），「産経新聞」（１回），「日本経済新聞」（１回），「東京新聞」（１回）イ上記各広告においては，例えば，東長寺が本件事業を行っている旨や本件事業の概要等として，以下のような記載が見受けられる。また，これらの広告には「事業主体」，「宗教法人」，「東長寺縁の会」又は「東長寺縁の会」との表示が記載されたものが多く存する。その記載の態様は，「事業主体宗教法人」の各文字が一列に並び，その下段に「東長寺縁の会」と記載されているもの（甲３７，４１）など多様であるが，「事業主体」と「宗教法人」の各記載は上下２段の位置関係にあり，「東長寺縁の会」又は「東長寺縁の会」の記載はその右横にこれらの記載と略等しい高さとなるサイズのフォントによりされているもの（甲１２の２１，１２の２８，１２の３０，１２の３１，３６，３８～４０，４２～４４，４６，１０４，乙４，５，１０，１３，１７～２０，２２，２３，２６，２８～３７，３９～４０，４２～４４，４６～７３）があり，このうち，「事業主体」と「宗教法人」の各記載は，フォントサイズを略同じくするものもあるが（甲３６，３８，３９），後者につき前者に比して大きいサイズのフォントが用いられているものが多い。(ｱ)「この墓苑は，『東長寺縁の会』に入会された方々を対象とします。」，「縁の会会員お一人に対して一基の墓碑『縁の碑』を配置。」，「縁の会会員の一人に対して一基の墓碑『縁の碑』を配置。…」，「宗教法人東
長寺縁の会事務局」（甲３５）
(ｲ)「東長寺の新しい墓苑『水の苑』は，家ごとの墓を基本とする檀家にかえて，縁の会という会の入会者を対象としています。」（甲３６）(ｳ)「東京四谷／曹洞宗東長寺。縁の会では…」，「東長寺の新しい墓苑
『水の苑』は縁の会という会員組織に…」（甲３７）
(ｴ)「東京・四谷    東長寺『縁の会』」，「曹洞宗・東長寺では，…個人の意思を尊重して生前に墓を設ける画期的な会員制度『縁の会』を設立しました。」，「東長寺『縁の会』問い合わせ先」（甲１０５）(ｵ)「東京・四谷／曹洞宗東長寺／縁の会…」（甲３８～４０，４２）(ｶ)「東京・四谷    曹洞宗東長寺縁の会…」（甲４１）(ｷ)「東京・四谷，曹洞宗／東長寺縁の会    墓苑／『水の苑』」（甲４４，乙１７，４２）
(ｸ)「自分で選べる自分のお墓    ～東長寺縁の会～」，「事業主体／宗
教法人東長寺    縁の会」（甲４５）
(ｹ)「東京・四谷，曹洞宗    東長寺縁の会…」（甲２５，４６）(ｺ)「曹洞宗    東長寺縁の会」，「新宿区四谷にある曹洞宗・東長寺。…この寺が，…現代の都市生活に合致するお墓を提供しようと『縁の会』を発足させたのが平成八年。」，「事業主体／宗教法人東長寺・縁の会」
（甲４７）
(ｻ)「個人のための生前墓     東長寺縁の会」，「事業主体／宗教法人曹洞宗東長寺」（甲１０４。なお，「曹洞宗    東長寺」の記載は２段からなる「事業主体／宗教法人」の記載の右横に位置する。）(ｼ)「東京・四谷，曹洞宗    東長寺／縁の会…」（乙４，１０，１３，２０，２９，４６，５０，５１，５３～５６，５９～６１）(ｽ)「東京・四谷    曹洞宗東長寺縁の会…」（乙５，１８，１９，２６，２８，３０，３１）
(ｾ)「ＮＨＫでも紹介された東長寺    縁の会墓苑『水の苑』」（乙６，２７）
(ｿ)「ＮＨＫでも紹介された新しいお墓のあり方－東長寺    縁の会」（乙７，１５）
(ﾀ)「自分のお墓は自分で決める。    曹洞宗東長寺・縁の会」（乙８，３８）
(ﾁ)「東長寺／縁の会」，「東京・新宿区四谷にある東長寺。…現代の都市生活に合ったお墓を提供しようと『縁の会』を発足したのが平成八年。」（乙９）


(ﾂ)「永代供養の生前個人墓／東長寺    縁の会」（乙１２，２１）(ﾃ)「永代供養の生前個人墓    東長寺縁の会」（乙１４，１６）(ﾄ)「曹洞宗    東長寺縁の会墓苑…」（乙２２，２３）(ﾅ)「個人のための永代供養墓／曹洞宗    東長寺縁の会（東京・四谷）／曹洞宗真光寺    縁の会（千葉・袖ヶ浦）」，「新宿区四谷にある曹洞宗東長寺。…この寺が，…現代の都市生活に合ったお墓を提供しようと『縁の会』を発足させたのが平成八年。…今秋，千葉県袖ヶ浦市の曹洞宗真光寺でも，開創四百五十年を記念して『真光寺縁の会』を発足した。」（乙２５）
(ﾆ)「東京・四谷，曹洞宗    東長寺縁の会」（乙３２～３７，３９，４０，４７，５２，６５～７２）
(ﾇ)「東長寺縁の会の納骨堂」（乙４１）
(ﾈ)「自分で決める／安心の永代供養墓／東長寺縁の会」（乙４３）(ﾉ)「東京・四谷，曹洞宗／東長寺    縁の会」（乙４４，５７，５８，６２～６４）
(ﾊ)「東長寺    縁の会／http://www.tochoji.com」，「曹洞宗・東長寺では，没後の永代供養を約束する『縁の会』を発足。」（乙４５）(ﾋ)「東京・四谷    曹洞宗東長寺    縁の会…」（甲１２の２１，１２の２８，１２の３０，１２の３１）
(ﾌ)「東京    四谷曹洞宗    東長寺／縁の会の納骨堂」（乙４８）(ﾍ)「東京・四谷    曹洞宗東長寺／東長寺    縁の会は，…」（乙４９）(ﾎ)「東長寺    縁の会発足からすでに１８年。／これまで多くの方々に縁の会にご入会いただき，…」，「縁の会の納骨堂『千手堂』も，…」
（乙７２，７３）
(5)本件事業における登録会員数
本件事業は，前記のとおり，平成８年７月に開始されたものであるところ，その登録会員数の推移は概ね以下のとおりであり，遅くとも平成２６年末頃までに，定員である１万２２８６人に達したものと見られる。
・平成９年６月末        １０００人以上
・平成１０年６月末     ２０００人
・平成１２年２月        ３０００人以上
・平成１４年１月        ４０００人以上
・平成１５年１０月     ５５００人以上
・平成１６年１０月     ６３００人
・平成１９年９月        ９０００人以上
・平成２１年３月     １００００人
２本件事業の主体及び本件事業に使用された標章
(1)本件事業の主体について
ア上記１の認定に係る各事実によれば，顧客（需要者）にとって，本件事業の中核的部分は生前個人墓の設置（墓碑への俗名の刻銘とその墓苑への設置），戒名の授与とこれを刻銘した位牌の納骨堂への安置，納骨法要の実施と遺骨の納骨堂への安置，永代供養（３３回忌までは，会員逝去の月の一日の「萬燈供養」にて供養し，その後は総墓に合祀し，引き続き供養する。），東長寺が営む会員向けの法要や催し物の案内，寺報の送付等からなるものというべきであるところ，これらは，いずれも宗教法人である東長寺においてこそなし得る宗教的行為等である。そうであるからこそ，本件事業に関する多くの広告において「事業主体宗教法人東長寺」などと記載され，しかも，「東長寺」の記載部分が最も大きいサイズのフォントにより強調されるとともに，「宗教法人」の記載部分も「事業主体」よりもやや大きいフォントを使用することで強調されているものと理解される。このような本件事業の中核的部分の内容や，広告等に付された事業主体に係る記載等に照らしてみれば，本件事業の主体は，明らかに東長寺であると認められるから，本件事業は，原告にとって「他人の業務」に当たる（したがって，引用商標は，他人の業務に係る役務を表示する商標に当たる。）というべきである。イこれに対し，原告は，本件事業は原告が単独で，又は東長寺と共同で展開していたものである旨主張するところ，この主張は，原告にとって本件事業は「他人の業務」ではない旨主張する趣旨とも理解し得る。しかし，アで認定した本件事業の中核的部分の内容や，上記１(1)及び(2)で認定した各事実によれば，本件事業が本件共同事業契約と本件委託契約のいずれに基づき展開されていたかを問わず，原告が本件事業の全部又は一部につき事業主体として活動していたとは理解し難く，契約の名称を問わずむしろ一貫して原告は受託者の地位にあったと見る余地も十分にあるというべきであるし，その点はおくとしても，少なくとも本件委託契約に基づき本件事業が展開されるようになった後は，原告は受託者の地位に置かれたものであって，事業主体であるとみることは到底困難であることは明らかである。そして，それにもかかわらず原告を単独又は共同での事業主体と理解すべき事情は見当たらない（原告は，本件事業の広報・広告を自らの費用負担において行ってきた旨等を指摘するけれども，本件共同事業契約，本件委託契約のいずれにおいても本件事業の広報・広告は原告の費用において行われるべきことが定められていたものと理解されることから，費用負担を根拠に直ちに原告をもって本件事業の主体と認めることはできない。）。
また，原告は，東長寺と「東長寺縁の会」とが異なる法主体であり，「東長寺縁の会」との標章に係る権利は当該組織ないし団体である「東長寺縁の会」に固有のものであるとも主張するけれども，仮にその趣旨が，引用商標は，東長寺ではなく，「東長寺縁の会」の業務に係る役務を表示する商標に当たるというところにあるとすれば，たとえそうであっても，引用商標が他人の業務に係る役務を表示する商標に当たることは間違いないのであるから，上記主張は，主張自体失当である。
(2)本件事業に使用された標章について
上記１(3)及び(4)の認定に係る各事実によれば，本件事業を示すものと見られる標識としては「東長寺縁の会」，「東長寺『縁の会』」等様々なものがあるが，その一つとして「縁の会」なる標識も頻繁に用いられていることは明らかである。


また，前記のとおり，顧客にとって，本件事業の特徴は，「縁の会」なる会員組織を構成する会員に対し，従来の檀家制度とは異なり個人を重視した葬儀及び祭祀に関連する各種サービスを総合的に提供することにあるところ，本件事業を取り上げた記事等の記載には，「縁の会」なる標識を，単に会員組織を示すにとどまらず，こうしたサービスを提供する事業すなわち本件事業そのものを示すものとして使用しているものも少なくないということができる。
加えて，本件事業の標識には，「東長寺縁の会」として一連一体に表示されているものもあるが，「東長寺『縁の会』」や「東長寺縁の会」などと，「東長寺」と「縁の会」との記載を意識的に区別していると理解し得るものも多数存するところ，前記のとおり，顧客（需要者）にとって本件事業は宗教法人である東長寺においてこそなし得るものであり，東長寺の関与はむしろ本件事業においては当然の前提といってよいことに鑑みると，少なくとも「東長寺」と「縁の会」との記載を何らかの形で意識的に区別していると見られるものは，「東長寺が展開する本件事業における『縁の会』と称する会員組織ないし本件事業そのもの」を示すものとして「縁の会」の記載部分を強調しているものとの理解が自然に生ずるということができ，当該記載部分単独で出所識別機能を発揮しているといってよい。
これらの事情を総合的に考慮すると，「縁の会」なる標章は，本件事業の開始当初より本件事業を表示する標章として使用されていたものということができる。
これに対し，原告は，本件事業において使用された標章は「東長寺縁の会」であって「縁の会」ではない旨などを主張するけれども，これらの標章の使用が択一的な関係にあったことをうかがわせる事情はないし，「縁の会」の標章がその記事等の内容から「東長寺の縁の会」であることが理解し得るとしても，東長寺を冠しない「縁の会」の標章が本件事業を示すものとして機能していたことが否定されるものではない。したがって，この点に関する原告の主張は採用し得ないというべきである。
(3)以上より，東長寺は，自己の業務に係る役務である本件事業を表示するものとして「縁の会」の表示を継続して使用していたものといってよい。本件事業における使用標章として「縁の会」を認定し，これを引用商標とした本件決定に誤りはない。
３引用商標の周知性
上記１(3)～(5)において認定した本件事業に関する新聞記事，本件事業に関する広告及び縁の会の登録会員数等に係る各事実によれば，本件商標の登録出願日及び登録査定日のいずれにおいても，引用商標は，東長寺が事業主体として遂行する本件事業を表示するものとして，少なくとも生前に個人のための墓の購入を欲する者等の日本国内における需要者の間において広く認識されていたものと認められる。これに反する原告の主張は採用し得ない。
４本件商標と引用商標の類似性
本件商標は「縁の会」の文字を標準文字で表してなるものであるのに対し，引用商標は「縁の会」の文字からなるものであり，両商標は同一の商標といえるものであることは，当事者間に争いがない。
５不正の目的
(1)上記１の認定に係る各事実によれば，原告は，平成８年７月頃から共同事業者として本件事業に関与し，平成１８年１１月以降は本件委託契約に基づき受託者として引き続き関与していたところ，平成２５年２月時点で，遅くとも平成２６年１２月３１日までに本件委託契約が終了し，本件事業に係る業務を東長寺に引き継ぐべき義務を負ったにもかかわらず，本件委託契約期間中である平成２６年２月１２日に本件商標の商標登録出願をし，同年１２月１９日に設定登録を受けたものである。


また，本件事業は，「縁の会」会員に対する個人墓の販売終了により事業が終了するものではなく，会員に対しその生前から死後に至るまで，様々な宗教的行為等を継続的に提供するものであることに鑑みると，たとえ個人墓の販売が完了したとしても，東長寺が本件事業の標識として引用商標を引き続き使用し続ける必要があることは明らかであるし，仮に原告が本件商標の設定登録をすることにより東長寺が引用商標を使用し得なくなると本件事業の継続に重大な支障を来すおそれがあることも，容易に予想されるところである。そして，上記のとおり本件事業に関わり，その内容等を熟知している原告にとっても，これら点は当然予見し得る事情といってよい。しかも，原告が本件商標の設定登録を受けることにつき原告と東長寺との間に合意があったことを裏付けるに足りる証拠はなく，むしろ遅くとも平成２６年５月頃には原告による本件商標の登録出願や他の宗教法人（常在寺）と組んでの「縁の会」の語を用いた類似事業の展開等を巡って東長寺との間に紛争が生じていたことがうかがわれる（甲１０６，１０７）。また，原告が本件商標権を設定登録し，その使用権を専有することになった場合，同一商標である引用商標の使用には当然問題が生じ得ることになるのであるから，本件事業の受託者であり，かつ，本件事業を東長寺に円滑に移行させる旨を約束していた原告としては，設定登録に当たり，東長寺に対し，引用商標の使用を許諾するなど，東長寺の地位に不安が生じないような配慮をするのが当然であったといえるはずであるにもかかわらず，そのような配慮がされた形跡は認められないのであって（甲１０７は，日付も入れられていない不完全な文書であり，これによって引用商標の使用の許諾がされたとは認め難い。），この点も，原告の背信性を裏付けるものであるといわざるを得ない。これらの事情に加え，前記のとおり，本件商標と引用商標が同一の商標といえること，本件商標の登録出願時に既に引用商標が東長寺の展開する本件事業に係る標章として日本国内における周知性を獲得していたことを併せ考慮すると，原告は，引用商標がいまだ商標登録されていないことに乗じ，これに化体された信用及び顧客吸引力にただ乗りし，他の宗教法人と展開する本件事業類似の事業に本件商標を使用することで利益を得，又は本件事業の継続に支障を生じさせて東長寺に損害を生じさせることを目的として本件商標を使用するものと合理的に推認される。このことは，原告が真光寺とともに本件事業類似の「真光寺縁の会」の事業を展開し，これについて東長寺が了承していたことがうかがわれること（甲１２の１～４，１２の８及び９，１２の１２～１４，１２の１６，１２の１９，１２の２１～２４，１２の２６，１２の２８，１２の３０及び３１，乙２２，２３，２５，３４，７４，７５）を考慮しても異ならない。上記のとおり，原告が常在寺とともに展開する「常在寺縁の会」の事業を巡っては東長寺と原告との間で紛争を生じていると見られることに鑑みると，原告が引用商標を用いて本件事業に類似する事業を展開することを東長寺が広く許容していたとは考え難いからである。したがって，原告は，不正の目的をもって本件商標を使用するものと認められる。
(2)これに対し，原告は，不正の目的はないとしてるる主張する。しかし，原告が，東長寺との合意すなわち本件共同事業契約ないし本件委託契約に基づき広報・広告活動を行い，その費用を支出し，また，本件事業における会員組織の事務局の管理運営等を担っていたとしても，それ自体は本件共同事業契約及び本件委託契約に基づく原告の債務の履行にすぎず，本件商標の登録出願時及び設定登録時における原告の不正の目的の存在に関する上記認定を覆すべき事情とは必ずしもいえない。
また，前記のとおり，少なくとも本件委託契約が締結された平成１８年１１月以降における本件事業の事業主体は東長寺であって原告ではなく，また，引用商標はこのような本件事業を表示するものとして機能していたこと等の事情によれば，たとえ原告自身は，本件事業を東長寺との間でのみ営むのではなく，他の宗教法人とも連携したビジネスモデルとして展開する意図を持っていたとしても，それは，原告側のみの事情にすぎないのであるから，これによって，原告による本件商標の使用が正当化されるものではない。その他原告の指摘に係る事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用し得ない。
６結論
以上より，本件商標は，東長寺の業務（本件事業）に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であって，不正の目的をもって使用をするもの（法４条１項１９号）に該当する。したがって，法４３条の３第２項によりその商標登録を取り消すべきものとした本件決定に誤りはない。
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官          鶴岡稔彦
裁判官          杉浦正樹
裁判官          寺田利彦


平成２５年２月１４日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２０９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１月３１日
判                決
原                告        Ｘ訴訟代   理人弁   理士       中尾直   樹
中村幸   雄
義村宗   洋
被告       特許庁   長官
指定代   理人       堀川一   郎
田村嘉   章
田部元   史
田村正   明
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１１－２３４９３号事件について平成２４年４月２７日にした
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，容易推考性の存
１特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
原告及び株式会社白山製作所は，平成２０年３月２６日，名称を「雷保護装置，収納ボックス」とする発明について特許出願（特願２００８－８１１０１号，請求び株式会社白山製作所は，平成２３年１１月１日，拒絶査定に対する不服審判請求（不服２０１１－２３４９３号）をしたが，特許庁は，平成２４年４月２７日，「本原告と共に本件訴訟を提起した後，特許を受ける権利の共有持分を放棄し，訴えを２本願発明の要旨
平成２２年１２月１４日付けの補正（甲６の４）による特許請求の範囲の請求項１に係る本願発明は，次のとおりである。
【請求項１】
３審決の理由の要点
(1)特開平９－２３３６２２号公報（引用例１，甲１）には次のとおりの引用例１発明が記載されていると認められる。
【引用例１発明】
漏電遮断器の入力電源線間と，この入力電源線とアース線との間に接続した避雷器。
(2)本願発明と引用例１発明との間には，次のとおりの一致点，相違点がある。
相極ごとに独立な過電圧防護器と，
【相違点１】
雷保護装置に関し，本願発明は，中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と，すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と，中性極以外の相極から接地側への商
【相違点２】
少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置に関し，本願発明は，分電盤よりも電源側に配置するのに対し，引用例１発明は，漏電遮断器の入力電源
(3)相違点等に関する審決の判断
相違点１について，雷保護機能を有する漏電遮断器に関し，雷サージの侵入に続いて続流が発生することは周知の事項であり，その続流を遮断する必要があることも周知の課題である。また，中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と，すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と，中性極以外の相極から接地側への商用電源電流（続流）を切断する分離器を備える雷保護装置は，特開２００２－２２３５示されるように，周知技術である。したがって，上記周知の事項，周知の課題，周相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器とを備えて，続流を遮断するよ相違点２について，本願発明も，引用例１発明も，雷サージの侵入により漏電遮断器が動作しないように，雷保護装置を少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置しており，また，雷保護装置を分電盤より電源側に配置することは，特開２００５発明について漏電遮断器のみを分電盤に配置することは，当業者であれば適宜なしそして，本願発明の作用効果も，引用例１発明及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点１に関する判断の誤り）
(1)審決は，雷保護機能を有する漏電遮断器に関し，雷サージの侵入に続いて続流が発生することは周知の事項であり，その続流を遮断する必要があることも周しかしながら，続流は，本願発明が採用するギャップ式避雷素子について生じる欠点として周知であるが，引用例１発明のセラミックバリスタのような，「電圧依したがって，審決が認定した周知の事項，周知の課題は，引用例１発明の雷保護装置を本願発明の雷保護装置に変更する動機にならない。(2)引用例２（特開２００２－２２３５２３号）の【図５】に，相違点１に係る本願発明の構成に相当する構成が開示されていることは認める。しかしながら，構成が特によい構成として開示されているわけではない。また，引用例２は，雷保護装置の構成は開示しているが，雷保護装置を漏電遮断器に対してどの位置に配置すればよいかは開示していない。したがって，引用例２には，【図５】に示された構成が，分電盤より電源側に用いる雷保護装置に適していることは示唆されていなまた，電気関係者が遵守しなければならない「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の内容を，具体的に，細部にわたり規定した民間規格である「内線規程」（甲７の１～４）に記載された技術的事項は，当業者にとって周知技術といえるところ，この内線規程に示された雷保護装置は，漏電遮断器よりも負荷側に配置され，したがって，引用例２の【図５】の構成に接した当業者が，これを引用例１発明と組み合わせて，相違点１に係る本願発明の構成とすることは，当業者にとって容なお，甲３公報の【図５】において，続流を切断する機能を果たすのは電圧依存性非線形耐雷素子であるところ，「耐雷素子」は，電流ヒューズやサーキットブレ示されていない。そうすると，甲３公報は，引用例２を補強する根拠にはならないので，引用例２の【図５】に開示された構成が周知技術であることは証明されてい
２取消事由２（作用効果に関する判断の誤り）
実際には，引用例１発明には安全上無視できない問題があるので，引用例１に記載すなわち，引用例１発明では，雷保護装置が漏電遮断器よりも電源側に設置されているため，セラミックバリスタが劣化損傷し，漏電が生じた場合に，漏電遮断器は動作せず，漏電を遮断することができない。これに対し，本願発明では，劣化損このように，引用例１発明には安全上無視できない問題があり，その問題は本願発明では生じない。したがって，本願発明の作用効果も，引用例１発明と周知技術
第４被告の反論
１取消事由１に対し


(1)引用例２（特開２００２－２２３５２３号）の【図５】の雷保護装置においては，耐雷素子であるバリスタに直列に電流ヒューズが接続されているが，引用例２に「…電流ヒューズは耐雷素子に…続流があった場合に，…遮断し…」（段落必要とされている。また，避雷器において，雷保護素子としてバリスタを用いても，続流遮断機能を別途設けなければならないことは，引用例１（特開２００６－１０なお，引用例１発明の避雷器（雷保護装置）について続流の問題が生ずるか否かにかかわらず，引用例２に開示される周知の雷保護装置を引用例１発明に適用することは容易であるから，原告の続流に関する主張は，審決の結論に影響を及ぼすも(2)原告は，引用例２の【図５】の雷保護装置を分電盤より電源側に配置することについて，引用例２に示唆がない旨主張するが，審決は，引用例２から雷保護装置自体の構成という技術的思想を抽出したのであって，原告の主張は失当である。甲３公報（特開２００３－５１３６４号）や内線規程（甲７の１～４）についても，原告は，引用例２の【図５】に開示された雷保護装置の構成が周知技術ではないと主張するが，内線規程（甲７の１）の８０４頁，表１の記載を単相３線式に適用すると，引用例２の【図５】に開示された雷保護装置の構成となる。また，原告は，甲３公報には本願発明の分離器が開示されていないと主張するが，本願明細書では，報の【図５】の耐雷素子は続流を切断するのであるから，本願発明の分離器に相当する。したがって，審決が甲３公報の開示から周知技術を認定したことに誤りはな２取消事由２に対し
原告は，引用例１のセラミックバリスタが劣化損傷した場合の安全性に問題がある旨主張するが，本願発明は装置の故障対策を目的とするものではない。特許請求の範囲に記載された発明は，故障対策の場合を除いて，当該発明の構成要素が正常の状態であることを前提としている。構成要素が故障したとき動作しないことをもなお，引用例１発明の雷保護装置に故障時の安全上の問題が存在するとしても，そのような問題点は，引用例２の【図５】のような周知の雷保護装置により解決できるものであり，原告が主張するような本願発明の作用効果は，引用例２の【図５】のような周知の雷保護装置が奏する作用効果であって，格別なものではない。
第５当裁判所の判断
１本願発明について
本願明細書（甲６の１，６の４）によれば，本願発明について次のとおり認められる。
本願発明は，雷保護装置に関するものである（段落【０００１】）。雷保護装置は，雷によるサージ電流が流れた場合に，雷保護装置を経由してサージ電流を接地に流すことにより，負荷側に接続された機器の損傷などを防ぐための装置であるところ（段落【０００４】），従来の雷保護装置は，分電盤よりも負荷側に配置されており（段落【０００２】），雷サージ電流が流れた場合には，漏電遮断器が動作し，負荷側が電源側と切断されてしまうため，漏電遮断器を再度接続しなければならないという問題があった（段落【０００５】）。そこで，本願発明は，雷保護装置を分電盤よりも電源側に配置することにより，雷サージ電流が流れた場合であっ００９】，【００１７】，【００１９】）。また，従来技術の雷保護装置は，過電圧防護器，ギャップ式避雷素子を備えるものであり（段落【０００３】），雷サージ電流が流れた後に，ギャップ式避雷素子が商用電源による放電状態を継続すると動作しないことから，続流の防止のため，分離器を備えることとしたものである（段
２引用例１発明について
雷などのサージ電圧から各種電子，電気機器を保護する避雷器内蔵分電盤に関するものであって（段落【０００１】），従来の分電盤には，雷等によるサージ電流がして感知してしまい，漏電遮断器が不要動作してしまうという問題点があったことた避雷器（雷保護装置）を，漏電遮断器の入力電源線間とこの入力電源線とアース線との間に接続（すなわち，漏電遮断器の電源側に配置）することによって，避雷器が動作してサージ電流のエネルギーを吸収し（段落【０００８】～【００１０】，【００１２】，【００１３】），各種電子機器を保護すると共に，サージ電流侵入時の漏電遮断器の不要動作を防止するという効果を奏するものである（段落【００３取消事由１（相違点１に関する判断の当否）について(1)周知技術


平成２８年１２月２０日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第１５０２９号特許権侵害行為差止請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月１７日
判決
原告      株式会   社ホウ   ショウ   ＥＧ
原告      有限会社モグラ研究所
原告      スピーダーレンタル株式会社
原告      株式会   社ノア   テック
原告      有限会社向陽
上記５名訴訟代理人弁護士     柴田   肇
中川英俊
中川彩子
由田恭子
岩﨑大   輔
島   幹彦
藤本佳大
杉下龍輔
三和田   健   介
西田京平
同訴訟   代理人   弁理士       井川浩文
被告      株式会   社サン   リツ
同訴訟   代理人   弁護士       鍋谷博志同訴訟   代理人   弁理士       宮田信道
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙装置目録記載の装置（以下「被告装置」という。）を使用してはならない。
２被告は，被告装置を使用して別紙方法目録記載の工事方法（以下「被告方法」という。）を実施してはならない。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置，雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権（以下「本件特許権１」という。），「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権（以下「本件特許権２」という。）及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権（以下「本件特許権３」という。）を有する原告らが，被告に対し，被告による被告装置及び被告方法の使用が本件特許権１～３の侵害に当たると主張して，特許法１００条１項に基づく被告装置及び被告方法の使用の差止めを求める事案である。１前提事実（当事者間に争いがない事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
当事者
ア原告株式会社ホウショウＥＧは油圧機器の製造販売等を業とする株式会社，原告有限会社モグラ研究所は土木工事に関する機械器具等の企画，製造等を業とする有限会社，原告スピーダーレンタル株式会社は土木，建築に関する機械器具等の企画，製造等を業とする株式会社，原告株式会社ノアテックは水処理剤の開発，製造等を業とする株式会社，原告有限会社向陽は石油製品の卸，小売等を業とする有限会社である。イ被告は，土木，建築工事用資材の製造及び販売等を業とする株式会社である。
原告らの特許権
ア原告らは，本件特許権１～３の特許権者である（以下，番号に従って，その特許を「本件特許１」，その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書１」などという。）。
本件特許権１
特許番号第４４６５０２９号
出願日平成２１年７月１４日（特願２００９－１６５８２９）
登録日平成２２年２月２６日
本件特許権２
特許番号第４６４８９９１号
出願日平成２２年８月２日（特願２０１０－１７３９６０）
登録日平成２２年１２月１７日
本件特許権３
特許番号第４６９３９４０号
出願日平成２２年１１月２５日（特願２０１０－２６２８２１）
登録日平成２３年３月４日
イ本件特許権１の特許請求の範囲請求項１及び７，本件特許権２の特許請求の範囲請求項１並びに本件特許権３の特許請求の範囲請求項７の記載は次のとおりである（以下，それぞれに係る発明を「本件発明１①」，「本件発明１⑦」，「本件発明２」及び「本件発明３」という。）。
本件発明１①
「敷設すべき雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する金属製管体と，この金属製管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける装置であって，上記金属製管体が挿通できる貫通孔を有する基台と，この基台に立設された油圧ジャッキと，この油圧ジャッキに支持されて昇降可能なスライダと，このスライダに支持されつつ金属製管体を保持する保持手段と，上記金属製管体の上部に支持されて上記オーガスクリュを回転させるモータとを備えたことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。」
本件発明１⑦
「請求項１ないし６のいずれか１項に記載の雨水浸透坑掘削装置を使用
する雨水浸透管敷設工法であって，
予め金属製管体およびオーガスクリュを油圧ジャッキのストローク数
回分に合わせた長さに構成し，
雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの上部開口部周辺に前記基台を設置
し，
上記金属製管体を前記保持手段で保持するとともに，該金属製管体の
内部にオーガスクリュを配置し，
上記金属製管体の上端に前記モータを設置するとともに，該モータの
駆動軸を上記オーガスクリュの回転軸に接続し，
上記オーガスクリュを回転させつつ，上記スライダを下降させることにより金属製管体およびオーガスクリュを同時に下降させて，街渠ますの底部を貫通させ，かつ，該金属製管体およびオーガスクリュを地中に
圧入し，
所定の下降終了時に，前記保持手段による金属製管体の保持を解除し，かつ，上記モータをオーガスクリュから取り外したうえで，上記スライ
ダを上昇させ，
既に圧入された金属製管体およびオーガスクリュの上端に，同種の金属製管体およびオーガスクリュを継ぎ足し，保持手段による金属製管体の保持ならびにモータの該金属製管体の上端への設置およびオーガスクリュとの接続の後，再び金属製管体およびオーガスクリュを圧入し，上記操作を繰り返し，予定する深さまで金属製管体およびオーガスクリュを圧入した後，オーガスクリュを撤去し，残余の金属製管体の内部に雨水浸透管を挿入し，この雨水浸透管の内部に交換可能な内部フィルタを充填した後，金属製管体を撤去してなることを特徴とする雨水浸透管敷設工法。」
本件発明２


「雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と，この円管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける掘削装置であって，油圧発生装置を搭載するクローラ型の走行体と，この走行体に突設された支持アームと，この支持アームに支持されるスライド基部と，このスライド基部に内蔵された第一のシリンダ部材と，この第一のシリンダ部材の一端に支持されて進退可能に設けられ，上記スライド基部に係合されて上記進退方向が規制されるフレーム構造体と，このフレーム構造体に内蔵された第二のシリンダ部材と，この第二のシリンダ部材の一端に支持されて進退可能に設けられ，上記フレーム構造体に係合されて上記進退方向が規制されるスライダと，このスライダの表面に突設された平面部と，この平面部に保持されて上記オーガスクリュを回転させる回転駆動体と，この回転駆動体の駆動軸周辺に配置され，上記円管体を保持する円管体保持部とを備えたことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。」
本件発明３
「雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と，この円管体の内部で回転駆動されるオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を埋設するための雨水浸透坑を設ける雨水浸透坑掘削装置であって，請求項１ないし６のいずれか１項に記載の連結装置によって，穴掘建柱車のブーム先端に設けられた回転駆動体に上記円管体およびオーガスクリュが装着されたことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。」なお，本件特許権３の特許請求の範囲請求項１の記載は，以下のとおりである。
「穴掘建柱車のブーム先端に設けられた回転駆動体に，オーガスクリュおよびこれを包囲する円管体を装着するための連結装置であって，上記回転駆動体によって回転駆動される駆動軸とオーガスクリュとの中間に介在され，該駆動軸とオーガスクリュとを着脱可能に支持する駆動連結部材と，上記回転駆動体の周辺に装着されるホルダ部と，このホルダ部に支持され，かつ側面部に排土孔を有する排土用スペーサと，この排土用スペーサに連結され，かつ上記円管体の一端を着脱可能に支持する円管体アダプタとを備えたことを特徴とする連結装置。」
ウ本件発明１①，１⑦，２及び３は，それぞれ以下の構成要件に分説される（以下，それぞれの構成要件を「構成要件１Ａ」などという。）。
本件発明１①
１Ａ敷設すべき雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する金属製管体と，この金属製管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける
装置であって，
１Ｂ上記金属製管体が挿通できる貫通孔を有する基台と，
１Ｃこの基台に立設された油圧ジャッキと，
１Ｄこの油圧ジャッキに支持されて昇降可能なスライダと，１Ｅこのスライダに支持されつつ金属製管体を保持する保持手段と，１Ｆ上記金属製管体の上部に支持されて上記オーガスクリュを回転さ
せるモータとを備えた
１Ｇことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。
本件発明１⑦
１Ｈ請求項１ないし６のいずれか１項に記載の雨水浸透坑掘削装置を
使用する雨水浸透管敷設工法であって，
１Ｉ予め金属製管体およびオーガスクリュを油圧ジャッキのストロー
ク数回分に合わせた長さに構成し，
１Ｊ雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの上部開口部周辺に前記基台を
設置し，
１Ｋ上記金属製管体を前記保持手段で保持するとともに，該金属製管
体の内部にオーガスクリュを配置し，
１Ｌ上記金属製管体の上端に前記モータを設置するとともに，該モー
タの駆動軸を上記オーガスクリュの回転軸に接続し，
１Ｍ上記オーガスクリュを回転させつつ，上記スライダを下降させることにより金属製管体およびオーガスクリュを同時に下降させて，街渠ますの底部を貫通させ，かつ，該金属製管体およびオーガスク
リュを地中に圧入し，
１Ｎ所定の下降終了時に，前記保持手段による金属製管体の保持を解除し，かつ，上記モータをオーガスクリュから取り外したうえで，
上記スライダを上昇させ，
１Ｏ既に圧入された金属製管体およびオーガスクリュの上端に，同種の金属製管体およびオーガスクリュを継ぎ足し，保持手段による金属製管体の保持ならびにモータの該金属製管体の上端への設置およびオーガスクリュとの接続の後，再び金属製管体およびオーガスク
リュを圧入し，
１Ｐ上記操作を繰り返し，予定する深さまで金属製管体およびオーガ
スクリュを圧入した後，オーガスクリュを撤去し，
１Ｑ残余の金属製管体の内部に雨水浸透管を挿入し，この雨水浸透管の内部に交換可能な内部フィルタを充填した後，金属製管体を撤去
してなる
１Ｒことを特徴とする雨水浸透管敷設工法。
本件発明２
２Ａ雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と，この円管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける掘削装置であって，２Ｂ油圧発生装置を搭載するクローラ型の走行体と，
２Ｃこの走行体に突設された支持アームと，
２Ｄこの支持アームに支持されるスライド基部と，２Ｅこのスライド基部に内蔵された第一のシリンダ部材と，２Ｆこの第一のシリンダ部材の一端に支持されて進退可能に設けられ，上記スライド基部に係合されて上記進退方向が規制されるフレ
ーム構造体と，
２Ｇこのフレーム構造体に内蔵された第二のシリンダ部材と，２Ｈこの第二のシリンダ部材の一端に支持されて進退可能に設けられ，上記フレーム構造体に係合されて上記進退方向が規制されるス
ライダと，
２Ｉこのスライダの表面に突設された平面部と，
２Ｊこの平面部に保持されて上記オーガスクリュを回転させる回転駆
動体と，
２Ｋこの回転駆動体の駆動軸周辺に配置され，上記円管体を保持する
円管体保持部とを備えた
２Ｌことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。
本件発明３
３Ａ雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と，この円管体の内部で回転駆動されるオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を埋設するための雨水浸透坑を設ける雨水浸透坑掘削
装置であって，


３Ｂ請求項１ないし６のいずれか１項に記載の連結装置によって，穴掘建柱車のブーム先端に設けられた回転駆動体に上記円管体および
オーガスクリュが装着された
３Ｃことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。
３Ｄ穴掘建柱車のブーム先端に設けられた回転駆動体に，オーガスクリュおよびこれを包囲する円管体を装着するための連結装置であっ
て，
３Ｅ上記回転駆動体によって回転駆動される駆動軸とオーガスクリュとの中間に介在され，該駆動軸とオーガスクリュとを着脱可能に支
持する駆動連結部材と，
３Ｆ上記回転駆動体の周辺に装着されるホルダ部と，３Ｇこのホルダ部に支持され，かつ側面部に排土孔を有する排土用ス
ペーサと，
３Ｈこの排土用スペーサに連結され，かつ上記円管体の一端を着脱可
能に支持する円管体アダプタとを備えた
３Ｉことを特徴とする連結装置。
被告の行為等
ア被告は，遅くとも平成２７年８月７日以降，被告装置を製造し，被告方法を使用した雨水浸透管埋設工事を請け負うための営業活動をしている。イ被告装置は，別紙写真のとおり，タイヤが付いたフォークリフトを使用したものであり，金属製管体はフォークリフトの爪の下方に設けられた連結部材に取り付けられている。
２争点
本件発明１①及び⑦の技術的範囲への属否
ア被告装置につき文言侵害の成否
イ同，均等侵害の成否
ウ被告方法について
本件発明２の技術的範囲への属否
本件発明３の技術的範囲への属否
３争点に関する当事者の主張
（本件発明１①及び⑦の技術的範囲への属否）について
（原告らの主張）
ア被告装置は本件発明１①の基台，油圧ジャッキ及びスライダをフォークリフトによって代用したものであり，本件発明１①の構成要件を全て充足する。
イ被告装置が本件発明１①の構成要件を文言上充足しないとしても，本件発明１①においては，金属製管体が保持手段によって保持され，保持手段がスライダによって支持されるから，スライダによって間接的に昇降作動する金属製管体を装着するために必要な空間が存在すれば，その空間は「貫通孔」として機能することになる。したがって，「貫通孔」は本件発明１①の本質的部分でなく，また，「貫通孔」を被告装置のフォークリフトの車体の外側（前方）に設けられた空間に置き換えても同一の作用効果を奏するから，上記空間は「貫通孔」と均等である。
ウ被告装置が本件発明１①の技術的範囲に属することを前提とすれば，被告方法は本件発明１⑦の構成要件を全て充足し，その技術的範囲に属する。
（被告の主張）
ア被告装置はフォークリフトをそのまま使用したものであり，基台や貫通孔が存在しないから，少なくともこれらの点で本件発明１①の構成要件を充足しない。
イ被告装置のフォークリフトの本体が「基台」に相当するものとすると，「貫通孔」が存在しないことになる。この点につき原告らは均等を主張するが，本件発明１①において基台の上方に設けられた保持手段により鉛直方向に保持されている金属製管体を土中に圧入するためには，基台に金属製管体を挿通するための「貫通孔」を設けることが必要不可欠となる。したがって，「貫通孔」は本件発明１①の本質的部分であるから，均等をいう原告らの主張は失当である。
ウ被告装置が本件発明１①の技術的範囲に属しない以上，被告方法が本件発明１⑦の技術的範囲に属することはない。
（本件発明２の技術的範囲への属否）について
（原告らの主張）
被告装置はフォークリフトを使用するものであるが，本件発明２における「クローラ型の走行体」とは一般的な工事現場に使用される一般的な走行体をいうと解すべきであるから，被告装置のフォークリフトは構成要件２Ｂを充足する。
また，被告装置は，一対のシリンダが二段階分の昇降移動をするものであり，本件発明２と同様の作用効果を奏するから，構成要件２Ｅ及び２Ｇを充足する。
そして，被告装置は本件発明２の他の構成要件を全て充足するから，その技術的範囲に属する。
（被告の主張）
被告装置は少なくとも次のア及びイの点で本件発明２の構成要件を充足しない。
ア被告装置のフォークリフトはタイヤを用いた走行体であり，クローラを用いていないから，「クローラ型の走行体」（構成要件２Ｂ）を充足しない。
イ本件発明２は，二つの別個のシリンダが設けられ，それぞれ別個にフレーム構造体ないしスライダベースを昇降させるものである。これに対し，被告装置の二つのシリンダは一体として動作して爪を上下させる構造となっているから，被告装置は構成要件２Ｅ及び２Ｇを充足しない。
（本件発明３の技術的範囲への属否）について
（原告らの主張）
被告装置はブームでなくフォークリフトを使用するものであるが，フォークリフトの爪は二段階に高さを調整することが可能であり，本件発明３の「穴掘建柱車のブーム」と同様の作用効果を奏するから，被告装置は構成要件３Ｂ及び３Ｄを充足する。そして，被告装置は本件発明３の他の構成要件を全て充足するから，その技術的範囲に属する。
（被告の主張）
被告装置はフォークリフトの爪を用いたものであり，穴掘建柱車のブームを用いたものでないから，本件発明３の構成要件のうち少なくとも構成要件３Ｂ及び３Ｄを充足しない。
第３当裁判所の判断
文言侵害の成否
本件発明１①は金属製管体が挿通できる貫通孔を有する基台（構成要件１Ｂ），基台に立設された油圧ジャッキ（同１Ｃ）及び油圧ジャッキに支持されて昇降可能なスライダ（同１Ｄ）を有する雨水浸透坑掘削装置であるのに対し，被告装置は，フォークリフトを用いたものであって，上記の基台等を備えているとは認められない。
この点に関し，原告らは，フォークリフトの車体が基台に該当する旨主張するが，そのように解するとしても，これが「貫通孔」を有しないことは原告らの認めるところであり，また，油圧ジャッキが基台に立設されていることなど他の構成要件の充足性について原告らは何ら具体的主張をしていない。
したがって，文言侵害が成立しないことは明らかである。
均等侵害の成否
原告らは「貫通孔」（構成要件１Ｂ）について均等を主張するのみであり，であるが，念のため検討する。


原告らの主張は，「貫通孔」は本件発明１①の本質的部分でなく，被告装置のフォークリフトの車体（「基台」に相当する。）の外側（前方）に設けられた空間が「貫通孔」と同一の作用効果を奏するから，均等侵害が成立する旨をいうものである。
そこで判断するに，本件明細書１（甲１の２）の記載によれば，本件発明１①は，従来の雨水浸透構造体においては工事そのものが大規模なものとなって街渠ます等の市街地における排水構造体として実施できないなどの問題点があったので（背景技術。段落【０００２】，【０００３】），その課題を解決するために，小規模な工事によって浸透性を有する地盤に浸透管を到達させることのできる浸透坑掘削装置を提供することを目的としたものであり（発明が解決しようとする課題。段落【０００５】，【０００６】），雨水浸透管を敷設すべき場所に基台を設置し，これに油圧ジャッキ，スライダ等を設けて，スライダの下降により金属製管体及びオーガスクリュを地中に圧入するという構成を採用することで（課題を解決するための手段。段落【０００７】，【０００８】），雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができるという効果を奏する（発明の効果。段落【００２４】）発明であることが認められる。
そうすると，本件発明１①は，少ないスペースを利用した小規模な工事とするために，基台上に油圧ジャッキ，スライダ等を設け，このスライダの下降により金属製管体及びオーガスクリュを基台の直下の地中に貫通孔を通して圧入するとした点に特徴があるということができる。これに対し，被告装置においては，雨水浸透管を敷設すべき街渠ますの側方にフォークリフトを配置するものであって，そのためのスペースを必要とするから，本件発明１①とは本質的部分を異にすると解すべきである。
したがって，均等をいう原告らの主張は失当である。
被告方法について
以上によれば，被告装置が本件発明１①の技術的範囲に属するとは認められないから，被告方法が本件発明１⑦の技術的範囲に属するとも認められない。
２（本件発明２の技術的範囲への属否）について
前提事実のとおり，被告装置のフォークリフトはタイヤを用いて走行するものであり，クローラを用いたものでないから，被告装置が「クローラ型の走行体」（構成要件２Ｂ）を充足しないことは文言上明らかである。これに対し，原告らは，「クローラ型の走行体」とは一般的な工事現場に使用される一般的な走行体と解釈すべきである旨主張するが，特許請求の範囲の文言から離れた解釈である上，本件明細書２をみても上記解釈を裏付ける記載は見当たらないから，これを採用することはできない。本件発明２は，第１のシリンダ部材（構成要件２Ｅ）と第２のシリンダ部材（同２Ｇ）を有し，前者がフレーム構造体（同２Ｆ）を，後者がスライダ（同２Ｈ）をそれぞれ進退させるものであって，二つのシリンダ部材は相互に独立した動きをすると認められる。一方，原告らは，作用効果の同一性を主張するのみであり，被告装置の構成につき，どの部材が第１及び第２のシリンダ部材に該当し，それぞれがいかなる部材を進退させるかについて何ら具体的な主張をしていないから，上記各構成要件の充足を認める余地はない。
したがって，被告装置が本件発明２の技術的範囲に属するとは認められない。
３（本件発明３の技術的範囲への属否）について
原告らは，被告装置のフォークリフトの爪と本件発明３の「穴掘建柱車のブーム」は同様の作用効果を奏するから，被告装置は構成要件３Ｂ及び３Ｄを充足する旨主張する。
そこで判断するに，被告装置のフォークリフトの爪が本件発明３の特許請求の範囲にいう「穴掘建柱車のブーム」でないことは明らかである。さらに，被告装置と本件発明３の作用効果について検討すると，本件発明３は，本件明細書３（甲３の２）の記載によれば，住宅が密集した地域において住宅用のブロック塀等に妨げられることなく少し離れた位置において操作可能な雨水浸透坑掘削装置である（段落【０００７】，【０００８】，【００２２】）のに対し，被告装置は，フォークリフトを使用したものであって，上記のような位置からの作業を可能とするものでないから，本件発明３の上記作用効果を奏しないと解される。したがって，その余の点を検討するまでもなく，被告装置が本件発明３の技術的範囲に属するとは認められない。
４結論
以上によれば，原告らの請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷川   浩   二
裁判官     林   雅子
裁判官     中嶋邦人
（別紙）
装置目録
【装置の名称】
浸透スクリュー工法に使用する「オーガ搭載フォークリフト」
【装置の概要】
１フォークリフトの爪部分にオーガ掘削装置を設けた雨水浸透坑掘削装置である。
２フォークリフトの爪部分上部に油圧モータを搭載し，オーガスクリュを回転させる構造を有している。
３オーガスクリュを金属製管体の内部に配置し，フォークリフトの爪部分を下降させることによって圧入させる構成である。
（別紙）
方法目録
【方法の名称】
浸透スクリュー工法
【方法の概要】
１オーガ掘削装置をフォークリフトの爪部分に設置した装置を使用して立坑を掘削し，その立坑を雨水浸透用として使用する。
２金属管体の内部に設置したオーガスクリュを回転させながらフォークリフトの爪部分を下降して地中に圧入する。
３掘削長がフォークリフトの爪部分の昇降範囲を超える場合は，金属管体とオーガスクリュを継ぎ足して掘削を継続する。
４掘削後は，オーガスクリュを抜き取り，浸透スクリュケーシングを挿入し，浸透促進ボールを充填する。


平成２９年５月１７日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００３０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年２月１５日
判            決
原            告        株式会   社三共
訴訟代理人弁理士      小原博   生
小堀   益
堤   隆人
松本正   孝
被     告      特許庁   長官
指定代   理人       瀬津太   朗
長崎洋   一
富澤哲   生
金子尚   人
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１４－１００５２号事件について平成２７年１２月１４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断（相違点の認定及び判断）の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「遊技機」とする発明につき，平成２０年９月３０日に特許出願（特願２００８－２５４４６４号。以下「原出願」という。）をし，さらに，平成２４年４月２３日に原出願を分割出願（特願２０１２－９８２７６号。以下「本願」という。甲８の３）したが，平成２６年２月２１日付けで拒絶査定を受けた。原告は，平成２６年５月２９日，拒絶査定不服審判請求をし（不服２０１４－１００５２号），平成２７年８月２６日，手続補正（本願補正）をした。特許庁は，平成２７年１２月１４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成２８年１月５日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願補正後の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，次のとおりである（甲９の３。以下，本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。）。「複数種類の識別情報を変動表示させ，特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって，変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変
動態様選択手段と，
該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ，表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御
手段とを備え，
該演出制御手段は，
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに，仮停止よりも前に，該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報
を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と，
前記再変動態様が選択されたときにおいて１回目の仮停止よりも前において，前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能
な報知制限手段と，
前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段と，前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出を実行する手段であって，該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し，該選択した演出態様により前記予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え，該予告演出実行手段は，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには，識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間，及び１回実行される再変動表示中の期間または複数回実行される再変動表示中の各々の期間に前記予
告演出を実行し，
前記変動態様選択手段は，仮停止させた後に導出される表示結果が前記特定表示結果とは異なる非特定表示結果となる第１再変動態様と，前記特定表示結果となる第２再変動態様のうちから何れかの再変動態様を選択し，前記予告演出実行手段は，前記第１再変動態様が選択されたときと前記第２再変動態様が選択されたときとで異なる割合により，前記複数種類の演出態様のうちから何れかの演出態様を選択し，該選択した演出態様により前記予告演出を実行し，前記報知タイミング選択手段は，前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に応じて異なる割合により，前記第１タイミングと前記第２タイミングとのうちから前記再変動情報を報知するタイミングを選択することを特徴とする遊技機。」
３審決の理由の要点
本願発明は，特開２００８－１９４０６９号公報（甲１。以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「刊行物発明」という。）に対して本願の出願前（原出願の出願前をいう。以下同じ。）に周知の技術を適用して，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項に基づいて特許を受けることができない。
(1)刊行物発明の認定
刊行物発明は，次のとおりである。
「始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行い，表示結果を停止表示する複数の可変表示部を有する可変表示装置を備え，変動表示の停止結果として特定の識別情報の組み合せが停止表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能な遊技機であって，停止表示以前に停止結果を特定の識別情報の組み合せとするか否かを決定する事
前決定手段と，
事前決定手段の決定にもとづいて，可変表示装置における識別情報の変動パター
ンを決定する変動パターン決定手段と，
変動パターン決定手段が決定した変動パターンにもとづいて，可変表示装置の識別情報を変動表示させ，表示結果を停止表示させる表示制御手段と，を備え，表示制御手段は，受信した変動パターンコマンドの内容が擬似連続変動を伴う変
動パターンである場合，
通常変動の停止時にチャンス目が仮停止表示されるか，すべり演出が実施された後に所定の図柄が仮停止表示され，その後にスーパーリーチに発展する演出が実
行され，
全ての可変表示部の識別情報を仮停止させた後，全ての可変表示部の識別情報の再変動を開始させる全再変動態様を１回または複数回行う複数回変動パターンを
実行させる複数回変動パターン実行手段を備え，
さらに，すべり演出を伴う変動パターンであると判定されると，識別情報の変動中であって，全ての識別情報が仮停止していないときに，全再変動態様が行われるか否かを擬似連続予告演出図柄を表示させることで予告する全再変動継続予告手
段を備え，


仮停止図柄決定処理において，Ｎ（初期値は０である）＋１番目の飾り図柄の仮停止の後で，かつ，Ｎ＋２番目の飾り図柄が仮停止する前に，擬似連続予告演出を実施するか否かを決定し，擬似連続予告演出を実施することに決定された場合に表示する擬似連続予告演出図柄を，抽出した乱数値に従って，擬似連続予告演出図
柄選択用テーブルを用いて決定し，
さらに，チャンス目で仮停止する変動パターンであると判定されると，抽出した乱数値に従って，チャンス目選択用テーブルを用いて，６種類のチャンス目から１つのチャンス目を決定し，決定されたチャンス目で仮停止する演出を実行することにより，大当りとなること又は大当りとなる可能性が高いことを遊
技者に報知（予告）し，
チャンス目で仮停止を複数回繰り返し行い，言い換えると，仮停止後からの
再変動である擬似連続変動を最大４回まで実施し，
全再変動継続予告手段は，第１全再変動継続予告手段（擬似連続変動が継続する信頼度が５０％である第１擬似連続予告演出図柄により擬似連続予告演出を実施する部分）と，該第１全再変動継続予告手段による予告が行われた場合よりも全再変動態様が実施される割合の高いことを予告する第２全再変動継続予告手段（擬似連続変動が継続する信頼度が１００％である第２擬似連続予告演出図柄により擬似連続予告演出を実施する部分）とを備え，
全再変動継続予告手段により実施される，第１擬似連続予告演出図柄，及び，第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を，可変表示装置９において飾り図柄が変動中であって，全て（左中右）の図柄が仮停止していないときに行い，変動パターン決定手段は，「擬似連続」変動パターンとして，通常時はずれ専用の「擬似連続」変動パターン２７～４１と，通常時大当り用の「擬似連続」変動パターン７６～９９とを含む変動パターンのうちから，いずれかを選択可能とし，擬似連続予告演出図柄選択用テーブル（はずれ用）と擬似連続予告演出図柄選択用テーブル（大当り用）とでは，表示結果が大当りであるときにはずれであるときよりも第２擬似連続予告演出図柄を選択する割合が高くなるように判定値が割り振
られ，
擬似連続変動を含む変動パターンでは，擬似連続変動の回数が多いほど大当りの
発生する割合が高くなる
遊技機。」
(2)一致点の認定
本願発明と刊行物発明とを対比すると，両者は，次の点で一致する。「複数種類の識別情報を変動表示させ，特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって，変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変
動態様選択手段と，
該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ，表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御
手段とを備え，
該演出制御手段は，
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに，仮停止よりも前に，該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報
を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と，
前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止よりも前において，前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制
限手段とを備え，
前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミング
を，仮停止よりも早いタイミングとし，
前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出を実行する手段であって，該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し，該選択した演出態様により前記予告演出を実行する予告演出実行手段を備え，該予告演出実行手段は，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには，識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間，及び１回実行される再変動表示中の期間または複数回実行される再変動表示中の各々の期間に前記予
告演出を実行し，
前記変動態様選択手段は，仮停止させた後に導出される表示結果が前記特定表示結果とは異なる非特定表示結果となる第１再変動態様と，前記特定表示結果となる第２再変動態様のうちから何れかの再変動態様を選択し，する遊技機。」
(3)相違点の認定
本願発明と刊行物発明とを対比すると，両者は，次の点で相違する。
ア相違点１
仮停止前再変動情報報知手段による再変動情報の報知を制限可能な報知制限手段
に関して，
本願発明は，１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限
可能であるのに対して，
刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知すること
を制限可能である点
イ相違点２
仮停止前再変動情報報知手段により再変動情報を報知するタイミングに関して，本願発明は，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングとのうちから選択する報知タイミング選択手段を備え，報知タイミング選択手段は，変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に応じて異なる割合により，第１タイミングと第２タイミングとのうちから再変動情報を報
知するタイミングを選択するのに対して，
刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別しているが，第１タイミングと第２タイミングとを，変動表示の態様に応じて異なる割合により選択することは特定
されていない点
ウ相違点３
予告演出実行手段に関して，
本願発明は，第１再変動態様が選択されたときと第２再変動態様が選択されたときとで異なる割合により，複数種類の演出態様のうちからいずれかの演出態様を選択し，該選択した演出態様により予告演出を実行するのに対して，刊行物発明は，特定表示結果が導出される可能性があることを，複数種類のうちから選択した演出態様により予告すると共に，表示結果に応じた第１再変動態様と第２再変動態様とを有し，いずれかの再変動態様を選択するものであるが，複数種類の演出態様のうちからいずれかの演出態様を，第１再変動態様が選択されたときと第２再変動態様が選択されたときとで異なる割合により選択することは特定され
ていない点
(4)相違点についての判断
ア相違点１についての判断


特開２００１―２２４７８６号公報（甲２の１。以下「甲２の１公報」という。【００４２】及び【図４】），特開２００４－４９８８１号公報（甲２の２。以下「甲２の２公報」という。【０１６０】ないし【０１６４】及び【図６】ないし【図８】）によれば，遊技機の技術分野において，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知することは，周知の技術事項である（以下「周知の技術事項１」という。）。そうすると，刊行物発明に対して，周知の技術事項１を適用し，１番目の仮停止よりも前についても，擬似連続変動に伴う再変動が行われることに関する情報を報知することを制限したり，制限しなかったりすることを決定し，相違点１に係る本願発明の構成にすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点２についての判断
刊行物発明の第２全再変動継続予告手段は，第１全再変動継続予告手段による予告が行われた場合よりも全再変動態様が実施される割合の高いことを予告するとともに，第２擬似連続予告演出図柄は，第１擬似連続予告演出図柄よりも，表示結果がはずれであるときよりも大当たりであるときに選択される割合が高くなるように判定値が割り振られている。
また，刊行物１（【０４７９】）には，「例えば，左図柄が仮停止したときや左右図柄が仮停止した時点で行うようにしてもよい。」と記載されていることからすれば，第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングは，仮停止より早いタイミングの中で，「全ての図柄が仮停止していないとき」とは異なるタイミングにすることについて示唆されている。他方，特開２００４－２９０２９４号公報（甲３の１。以下「甲３の１公報」という。【０００５】，【０００６】，【００８５】，【００８９】，【０１１７】ないし【０１１９】，【図１０】）及び特開２００５－５８２７３号公報（甲３の２。以下「甲３の２公報」という。【０００９】，【００１０】，【００６９】，【００７０】，【００７９】，【図４】（ｂ），【図６】）によれば，遊技機の技術分野において，大当たりの可能性が高いことを，大当たりの信頼度の異なる種類の予告演出を用いて報知するに際して，予告演出の報知タイミングとして，図柄の変動中の早いタイミングの予告演出と遅いタイミングの予告演出の少なくとも２種類のタイミングの予告演出を設け，遊技者の期待感を持続させ，興趣を向上させるために，第２再変動態様が選択された場合（大当たりとなる場合）には，第１再変動態様が選択された場合（はずれとなる場合）よりも高い割合で，遅いタイミングでの予告演出を選択することは，周知の技術事項である（以下「周知の技術事項２」という。）。そして，刊行物発明は，遊技者の興趣が向上する遊技機を提供することを目的とするものであるから，刊行物発明と周知の技術事項２は，遊技者の興趣を向上させるという同一の課題を解決するものであるとともに，遊技機という同一の技術分野に属するものである。さらに，刊行物発明の第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄は，再変動が継続することの信頼度の大小を予告するものであることに加えて，大当たり信頼度の大小を予告するものであるのに対し，周知の技術事項２は，大当たり信頼度の大小を予告するものであるから，刊行物発明と周知の技術事項２は，大当たり信頼度の大小を複数種類の演出を用いて予告する点でも共通する。
以上によれば，刊行物発明における第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄を用いた擬似連続予告演出を実施する全再変動継続予告手段に対し，周知の技術事項２を適用することにより，再変動表示への期待感を持続させて遊技者の興趣を向上させるために，再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報の報知タイミングとして，仮停止よりも早い第１タイミングと第１タイミングよりも遅い第２タイミングとのうちのいずれかを選択可能にし，かつ，第２全再変動継続予告手段により予告どおりに再変動される変動表示の態様（全再変動の継続する信頼度が高いとともに大当たり信頼度の高い態様）については，早い第１タイミングに比し遅い第２タイミングを多い割合で選択し，他方，第１全再変動継続予告手段により予告どおりに再変動される確率の低い変動表示の態様（全再変動の継続する信頼度が低いとともに大当たり信頼度の低い態様）については，遅い第２タイミングに比し早い第１タイミングを多い割合で選択するようにして，相違点２に係る本願発明の構成にすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
ウ相違点３についての判断
特開２００２－４５４９２号公報（甲４の１。【００１１】ないし【００１５】，【００７１】，【００７９】，【００８０】，【００８５】ないし【００９１】，【００９９】，【０１００】，【図１４】（ｂ），【図１６】（ｂ））及び特開２００８－１９４３９１号公報（甲４の２。【０５９０】，【０５９１】）によれば，遊技機の技術分野において，大当たりの可能性が高いことを，大当たりの信頼度の異なる複数種類のチャンス目による演出を用いて図柄の変動中に報知するに際して，遊技者の期待感を持続させ，興趣を向上させるために，第２再変動態様が選択された場合（大当たりとなる場合）には，第１再変動態様が選択された場合（はずれとなる場合）よりも高い割合で，信頼度の高い方のチャンス目による演出を選択し，選択したチャンス目による仮停止表示を用いて大当たり予告演出を行うことは，周知の技術事項である（以下「周知の技術事項３」という。）。
また，刊行物発明と周知の技術事項３は，遊技者の興趣を向上させるという同一の課題を解決するものであり，遊技機という同一の技術分野に属するものであるとともに，チャンス目による再変動を可能とし，大当たり予告を複数種類のチャンス目による連続演出を用いて行う点で共通するものである。以上によれば，刊行物発明に対し，周知の技術事項３を適用して，６種類のチャンス目を大当たり信頼度の異なるチャンス目とするとともに，擬似連続変動の発生する回数が多い第２再変動態様が選択されたときは，その回数が少ない第１再変動態様が選択されたときに比して高い割合（異なる割合）で，信頼度の高いチャンス目を選択するようにして，相違点３に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
第３原告主張の審決取消事由


原告主張の審決取消事由は多岐にわたるところ，弁論準備手続による主張整理の結果，取消事由１，５，１５及び１６は，審決取消事由としてではなく，その事情として主張するものであるとして整理され（第１回弁論準備手続調書参照），主たる争点は，審決取消事由のうち取消事由１０，１２及び１３（相違点２の判断の誤り）であると整理された。また，原告は，実質的に同一の理由について複数の取消事由を主張するので，以下これらの事由をまとめて整理する。
１相違点１の認定に関する取消事由
(1)取消事由２（相違点１の前提となる一致点の認定の誤り）刊行物発明は，１番目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させないものであるから，仮停止よりも前において，擬似連続予告演出図柄を表示することを制限可能とするものでないことは明らかである。そうすると，刊行物発明と本願発明は，「仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するにすぎない。
したがって，刊行物発明と本願発明が「仮停止よりも前において，仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するとした審決の一致点の認定には，誤りがある。
(2)取消事由６（相違点１の認定の誤り）
上記(1)のとおり，刊行物発明と本願発明は「仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するにすぎないから，相違点１は，「仮停止前情報報知手段による再変動情報の報知を制限可能な報知制限手段に関して，本願発明は，１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能であるのに対して，刊行物発明は，１番目の仮停止よりも前には再変動情報を報知しない点。」と認定すべきである。したがって，相違点１に係る審決の認定には誤りがある。
(3)取消事由９（相違点１の判断の誤り）
上記(1)及び(2)のとおり，相違点１は認定されるべきであるから，相違点１が容易想到であるというには，周知の技術事項として「１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するか否かを決定すること」が認定される必要がある。しかしながら，審決は，甲２の１公報及び甲２の２公報に基づき，周知の技術事項１として「遊技機の技術分野において，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知すること」を認定するにとどまるから，刊行物発明に対し周知の技術事項１を適用しても，刊行物発明は，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するか否かを決定する相違点１に係る本願発明の構成に至らず，当業者が当該構成を容易に想到できるものとは認められない。また，本願発明の効果は，「最初の仮停止までの先疑似予告が実行されないことがあることから，選択されていた変動パターンが疑似連なしの場合であっても，飾り図柄の変動表示の結果が確定するまで依然として再変動表示が行われることを遊技者に期待させることができ，遊技の興趣を向上させることができる」というものであり，最初の仮停止までの先疑似予告が実行され又はこれが実行されないことによって初めて生じるものであるから，刊行物発明に周知の技術事項１を適用したとしても，本願発明の効果を奏するものとはならない。
したがって，相違点１に係る審決の判断は，認定すべき周知技術とは異なる周知技術を前提とするものであり，誤りがある。
２取消事由７（相違点２の認定の誤り）
審決は，相違点２につき，「刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別しているが，第１タイミングと第２タイミングとを，変動表示の態様に応じて異なる割合により選択することは特定されていない点」と認定する。しかしながら，審決が「刊行物発明は，第１擬似連続予告演出図柄，及び，第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングを，同じタイミングとするが，仮停止するより早いタイミングとしたものである」と正しく認定するとおり，刊行物発明は，擬似連続予告演出を同じタイミングで行うものであるから，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という相違点２に係る審決の認定には誤りがある。そのため，「第１タイミングと第２タイミングとを，変動表示の態様に応じて異なる割合により選択することは特定されていない点」で相違するという審決の認定も，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という上記の誤った認定を前提とするものであり，同様に誤りがある。
そうすると，相違点２は，次のように認定されるべきである。「仮停止前再変動情報報知手段により再変動情報を報知するタイミングに関して，本願発明は，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングとのうちから選択する報知タイミング選択手段を備え，報知タイミング選択手段は，変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に応じて異なる割合により，第１タイミングと第２タイミングとのうちから再変動情報を報知するタイミングを選択するのに対して，刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングは，変動表示の態様によらず，同じである点。」
したがって，相違点２に係る審決の認定には，誤りがある。
３相違点２の判断の誤りをいう取消事由
(1)取消事由１０（周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り）審決は，甲３の１公報及び甲３の２公報に基づき，周知の技術事項２を認定する。しかしながら，上記各公報は，原告出願に係るものであり，一般に又は同業他社に知れ渡っていたものではなく，本件審判の合議体も，審理中に上記各公報の存在を把握していたにもかかわらず，本件審判において上記各公報を周知例とする進歩性欠如の拒絶理由を通知しなかったことからすれば，周知の技術事項２は，本願の出願前において周知であったとはいえない。
仮に周知の技術事項２が周知であったとしても，上記各公報は，大当たり予告やリーチ予告に関するものであり，また，刊行物発明には再変動表示が実行されるか否かについての再変動情報を異なるタイミングで報知するという発想がないことからすると，当業者が刊行物発明に対し周知の技術事項２を適用し，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到できるとはいえない。
また，相違点２に係る本願発明の構成は，再変動表示中に再変動表示が連続して実行されるか否かに興味を抱いた遊技者が，再変動情報の報知タイミングを注視することになるため，単なる大当たり予告やリーチ予告とは異なる興趣を遊技者に対して与えることができる格別な効果を奏するものであり，当該効果は，刊行物発明に周知の技術事項２を適用しても，当業者が予測できないものである。したがって，相違点２に係る審決の判断には，誤りがある。
(2)取消事由１２


審決は，刊行物発明の擬似連続変動が継続するか否かの予告に関する技術事項に対し周知の技術事項２を適用することには，十分な動機付けがあると判断する。しかしながら，周知の技術事項２の周知性には疑問がある上，当該判断は，刊行物発明が，第１タイミングと第２タイミングとに再変動情報を報知するタイミングを区別しているという誤った認定を前提とするものであるから，その前提を欠くものである。
したがって，相違点２の動機付けに関する審決の判断には誤りがある。
(3)取消事由１３
原告は，刊行物発明には再変動するかしないかの報知情報の表示タイミングを選択するという発想はない旨主張していたところ，審決は，刊行物１（【０４７９】）によれば，擬似連続予告演出を行うタイミングを当該タイミングと異なるタイミングとすることが示唆されていると認定する。
しかしながら，刊行物１（【０４７９】）には，予告演出のタイミングを，全ての飾り図柄が変動中であるときに行うのに代えて，左図柄が仮停止したときや左右図柄が仮停止した時点で行うようにしてもよいと読み取ることができるにとどまり，予告演出のタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別し，また，状況によって変化させるなど予告演出のタイミングを異なるタイミングとすることまで読み取ることはできない。
したがって，相違点２に係る審決の判断には誤りがある。
４相違点３の認定に関する取消事由
(1)取消事由３
審決は，刊行物発明にいう「チャンス目」が本願発明にいう「前記特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出」に相当するものであるとして一致点を認定する。しかしながら，刊行物発明にいう「チャンス目」での仮停止は，飽くまで仮停止時に行われる予告であって，本願発明の実施例にいう「後疑似予告」に相当するものである。そして，本願明細書（【００２５】）における「前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出（ステップアップ演出を含む予告演出）」という記載のほか，請求項１における「予告演出実行手段は，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには，識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間，及び１回実行される再変動表示中の期間または複数回実行される再変動表示中の各々の期間に前記予告演出を実行」という記載によれば，本願発明にいう「予告演出」は，本願発明の実施例における「リーチ予告演出」（ステップアップ演出を含むものとして総称された予告演出をいう〔本願明細書【０１６４】〕。以下同じ。）に相当するものであり，これと実行タイミングにおいて相違する「後疑似予告」を含むものではない。そうすると，刊行物発明にいう「チャンス目」は，本願発明にいう「後疑似予告」に相当するものであるから，本願発明にいう「予告演出」と刊行物発明にいう「チャンス目」は一致するものではない。したがって，相違点３の前提となる一致点に係る審決の認定には誤りがある。
(2)取消事由４
上記(1)のとおり，取消事由３のとおり，本願発明にいう「予告演出」は，本願発明の実施例における「リーチ予告演出」に相当するものであり，刊行物発明にいう「チャンス目」と一致するものではないから，上記一致点に係る審決の認定は，前提において誤りがある。
したがって，相違点３の前提となる一致点に係る審決の認定には誤りがある。なお，原告は，本願明細書（【０１２６】）の記載に基づき，「再変動表示」が「変動表示」及び「仮停止表示」を含むと解するのは相当ではない旨主張していたものの，その後同主張を撤回した（準備書面（第２回）１頁参照）。
(3)取消事由８（相違点を看過した誤り）
上記(1)及び(2)のとおり，本願発明と刊行物発明は「予告演出実行手段は，変動表示の態様として再変動態様が選択されたときには，予告演出を実行」する点で一致するにすぎず，本願発明と刊行物発明との相違点としては，相違点１ないし３のほかに，次の相違点が追加されるべきである（以下，当該相違点を「相違点４」とする。）。
「予告演出実行手段に関して，本願発明は，識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間，及び所定回実行される前記再変動表示中の期間に予告演出を実行するのに対して，刊行物発明は，仮停止時に予告演出を実行する点。」したがって，相違点４を看過した審決の認定には誤りがある。(4)取消事由１４（相違点４を判断しなかった誤り）上記(3)のとおり，審決は，相違点４の認定を看過したため，相違点４の判断を示していない。したがって，審決には審理不尽の違法がある。
５取消事由１１（相違点３の判断の誤り）
上記４(1)及び(2)のとおり，相違点３に係る審決の判断は，本願発明の「予告演出」と刊行物発明の「チャンス目」が一致するという誤った認定を前提とするものである。したがって，相違点３に係る審決の判断には誤りがある。
第４被告の反論
１相違点１の認定に関する取消事由
(1)取消事由２（相違点１の前提となる一致点の認定の誤り）審決は，「刊行物発明は，１番目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させないものであるが，２番目以降の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがあるものである。」という認定を前提として，「仮停止よりも前において，仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通すると認定する。上記にいう「仮停止」とは，１番目の仮停止であることを具体的に特定するものではなく，「仮停止」よりも前に制御可能であることを抽象的にいうものにすぎないから，審決の上記認定には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由６（相違点１の認定の誤り）
刊行物発明は，２番目以降の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがあるものであり，この場合にいう「制限するときと制限しないときとがある」とは「制限可能である」ことを意味すると認められる。そうすると，「刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能である」とした相違点１についての審決の認定に誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由９（相違点１の判断の誤り）


再変動が発生することを予告報知するタイミングについて，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知することは，原告も認めるように周知の技術事項（周知の技術事項１）である。また，刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において，擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限可能なものである。そうすると，当業者は，刊行物発明に周知の技術事項１を適用して，予告報知のタイミングに関して，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するものとすることを容易に想到することができるといえる。このような場合において，上記予告報知の態様につき，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知する場合と同様に，１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能とすることは，当業者が適宜なし得たことにすぎないから，相違点１に係る審決の判断に誤りはない。
また，本願発明は，本願明細書（【０２２４】）によれば，「先疑似予告が実行されずに（さらに後疑似予告も実行されずに），疑似連の変動パターンではないと思っていた遊技者に対して，そこから飾り図柄の再変動表示が行われることで意外性を与えることができ」るという効果が得られるものである。このような効果は，２番目の仮停止よりも前において，擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがある刊行物発明においても，同様に奏される効果である。そして，刊行物発明では，２番目の仮停止よりも前において，擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがあることから，２番目の仮停止がされたときに，再度飾り図柄の変動表示がされるかどうかに遊技者の関心が向けられるといえる。そのため，刊行物発明に周知の技術事項１を適用して，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するものとし，かつ，予告報知を制限するときと制限しないときとがあるものとすることで，遊技者の関心が向けられるのが「２番目の仮停止がされたときに」ではなく「初めて（仮）停止がされたときに」となることは明らかである。
そうすると，刊行物発明に周知の技術事項１を適用して，初回の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能とすることにより得られる効果は，当業者において予測し得る範囲内のものであって，格別のものではないから，相違点１に係る審決の判断に誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
２取消事由７（相違点２の認定の誤り）
刊行物発明は，第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングを異ならせるものではないから，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という審決の相違点２の認定には，不明瞭なところがあるといえる。
しかしながら，審決は，本願発明との対比をする上で表現を揃えるため，第１擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第１タイミング」，第２擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第２タイミング」とし，第１擬似連続予告演出図柄と第２擬似連続予告演出図柄を区別していることを「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」と表現したにすぎず，刊行物発明が第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングを異ならせるものでないことを当然の前提とするものである。そうすると，相違点２の認定に不明瞭な表現があったとしても，審決は，相違点２の判断において，刊行物発明は，第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングが同じであることを前提として判断しているのであるから，上記不明瞭な表現は，審決の結論に影響するものではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
３相違点２の判断の誤りをいう取消事由
(1)取消事由１０（周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り）原告は，周知の技術事項２が大当たり予告やリーチ予告に関する技術を開示するものであるのに対し，刊行物発明は仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告するものであり，予告演出の内容が相違するものであるから，刊行物発明に周知の技術事項２を適用することが容易想到であるとはいえないと主張する。しかしながら，刊行物発明と周知の技術事項２は，いずれも大当たりの信頼度の大小を複数種類の演出を用いて予告するという点において予告演出の内容が共通するものであり（刊行物１【０３５４】），刊行物発明の「擬似連続変動」は，大当たりとなるときに擬似連続予告演出を実施する割合を高くしていることからすると（刊行物１【００６７】，【０３５２】），刊行物発明の擬似連続予告演出は，大当たり予告とも，リーチ予告ともいえる。そうすると，刊行物発明と周知の技術事項２の予告演出の内容は，大当たり信頼度の大小を複数種類の演出を用いて予告する点で共通するものである。そして，周知の技術事項２の周知性に疑義はない上，刊行物発明と周知の技術事項２とは，遊技者の興趣を向上させるという同一の課題を解決するものであるとともに，遊技機という同一の技術分野に属するものであることなどを勘案すると，当業者は，刊行物発明に対し周知の技術事項２を適用し，相違点２の構成を容易に想到することができるというべきである。また，相違点２に係る効果は，刊行物発明及び周知の技術事項２から予測し得る範囲内のものであって，格別のものではない。そうすると，相違点２に係る審決の判断には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由１２
上記(1)のとおり，周知の技術事項２の周知性に疑義はなく，相違点２に係る審決の認定は結論に影響するものではないから，相違点２の動機付けに係る審決の判断には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由１３
刊行物１（【０４７９】）によれば，第１擬似連続予告演出図柄及び第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングを，仮停止より早いタイミングの中で，「全ての図柄が仮停止していないとき」とは異なるタイミングにするという示唆があることに加え，周知の技術事項２の技術内容及び刊行物発明に周知の技術事項２を適用することに十分な動機付けがあることを踏まえ，審決は，当業者が相違点２に係る構成に容易に想到し得たものであると判断する。そうすると，刊行物１（【０４７９】）の記載から，予告演出のタイミングを異なるタイミングとすること（予告演出のタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別したり，状況によって変化させたりすること）を読み取ることができないという原告の上記主張は，審決の上記判断を左右するものではなく，相違点２に係る審決の判断には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
４相違点３の認定に関する取消事由
(1)取消事由３


本願明細書（【００２５】）には「前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出（ステップアップ演出を含む予告演出）」と記載されているものの，「リーチ予告演出」は，特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出の一例として挙げられているにすぎず，当該記載によっては，本願発明の「予告演出」が「リーチ予告演出」に限定されると解することはできない。そうすると，刊行物発明にいう「チャンス目で仮停止する演出を実行すること」が本願発明の「予告演出」を実行することに相当するとした審決の認定には誤りはない。この点につき，原告は，本願発明の「予告演出」は，本願発明の実施例における「リーチ予告演出」に対応するものであり，本願発明の実施例にいう「後擬似予告」を含むものではない旨主張する。しかしながら，上記のとおり，本願発明の「予告演出」がリーチ予告演出に限定されるものと解することはできず，また，本願明細書（【０２１６】）の「後疑似予告に注目し，飾り図柄が仮停止されたときにおいてチャンス目が導出されるか否かに応じて，確率変動大当たり，確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなることを遊技者に期待させることができるものとなり」という記載に照らしても，本願発明の実施例にいう「後擬似予告」が，本願発明の「予告演出」に含まれることは明らかである。そうすると，相違点３の前提となる一致点に係る審決の認定には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由４
本願発明に係る特許請求の範囲の「予告演出実行手段は，変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには，識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間，及び所定回実行される前記再変動表示中の期間に前記予告演出を実行」するという記載によれば，本願発明が予告演出を実行する時期は，①変動表示の開始から初回の仮停止までの期間（以下「期間①」という。）及び②所定回実行される再変動表示中の期間（以下「期間②」という。）から構成されるものである。まず，期間①は，「ＡからＢまでの期間」という構文をもって示されていることからすれば，当業者は「Ａ」を開始時点とし「Ｂ」を終了時点とする期間であると理解するのが自然である。そうすると，初回の期間の終了時点は「仮停止」時点となり，期間①には「初回の仮停止」が含まれることになる。次に，期間②は，所定回実行される再変動表示中の期間とされているから，初回の仮停止後において所定回の再変動表示が実行されている期間を意味すると解される。この点につき，本願明細書（【０１２６】）の「仮停止している全ての図柄が再度変動表示した後に，さらに飾り図柄の仮停止及び変動表示を含む再変動表示が実行される」という記載によれば，当業者は「再変動表示」は「変動表示」及び「仮停止」を含むと理解するから，期間②には，期間①と同様に，「仮停止」時点が含まれることになる。このことは，本願明細書（【０１６１】後段）の「疑似連の変動パターンでは，飾り図柄の変動開始から１回目の仮停止，仮停止から仮停止，仮停止から最終停止までの各変動表示の間で，それぞれリーチ予告演出が行われることがある。」という記載によっても裏付けられている。そもそも，本願明細書には，「特定表示結果が導出される可能性を報知する」タイミングとして「仮停止」を除外する明示の記載はなく，また，本願明細書の記載からも，敢えて「仮停止」を除外する意義を見出すこともできない。
そうすると，刊行物発明における複数回繰り返される「チャンス目」での仮停止のうち，初回に仮停止する時点は，本願発明における「識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間」に含まれることになり，同じく，複数回繰り返される「チャンス目」での仮停止のうち，初回の仮停止する時点を除く，２回目以降に仮停止する時点と各仮停止前の再変動を含めた期間は，本願発明における「所定回実行される再変動表示中の期間」に相当するとした審決の認定には誤りはない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由８（相違点を看過した誤り）
上記(1)及び(2)のとおり，審決の一致点の認定に誤りはないから，審決が相違点４を認定しなかったことに違法はない。したがって，原告の上記主張は理由がない。(4)取消事由１４（相違点４を判断しなかった誤り）上記(3)のとおり，審決が相違点４を認定しなかったことに違法はなく，相違点４を前提とする原告の上記主張は，その前提を欠く。したがって，原告の上記主張は理由がない。
５取消事由１１（相違点３の判断の誤り）
上記４のとおり，相違点３を判断する前提となる審決の一致点の認定に誤りはないから，原告の上記主張は，その前提を欠く。したがって，原告の上記主張は理由がない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本願発明について
本願明細書（甲９の３）によれば，本願発明は，次のとおりのものと認められる。ア本願発明は，パチンコ遊技機，スロットマシン等の遊技機であって，表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な状態に制御する遊技機に関するものである。（【０００１】）イパチンコ遊技機は，遊技領域に打ち出された遊技球の始動入賞口への入賞を契機として大当たり抽選を行い，それに当選すると，大入賞口が一定期間断続的に開放される大当たり遊技状態に制御され，遊技者にとって有利な状態になる。大当たり抽選に当選したことは，特図ゲーム（液晶表示器などの変動表示装置で図柄の変動表示を行い，所定の図柄を導出させること）によって，遊技者に報知される。（【０００２】）
ウパチンコ遊技機は，始動入賞口への入賞が保留記憶されている場合，１回の特図ゲームが終了すると即座に新たな特図ゲームを開始するので，特図ゲームにおける図柄の変動表示が連続して行われる態様となるが，疑似連（始動入賞口への１回の入賞に基づく特図ゲームの中で，全ての図柄の変動表示を仮停止させた後，全ての図柄を再度変動表示させる再変動表示を１回又は複数回行う態様）で図柄を変動表示させるものもある。（【０００４】）
エ疑似連で図柄を変動させる従来のパチンコ遊技機としては，①例えば，左中右の３つの図柄のうち左右図柄の仮停止後に右図柄のみ再変動させる（すべらせる）すべり演出を行った後，３つの図柄をチャンス目（ハズレ図柄のうちの予め定められた図柄）で仮停止させるものや，②大当たり抽選に当選する確率に応じて疑似連における再変動表示の回数を決定することで，疑似連における再変動表示の回数に応じて大当たりとなる信頼度が高くなるようにしたものがあった。（【０００５】）


しかしながら，上記①のパチンコ遊技機は，チャンス目で仮停止させることによって，再変動表示が行われることを遊技者に報知するので，全ての図柄が仮停止する際にチャンス目が導出されるかどうかに遊技者が注目し，単に再変動表示を行うのに比べて遊技の興趣を向上させることができるが，それ以外の変動表示の過程に対しては，遊技者の注目が薄れてしまうという問題があった。また，上記②のパチンコ遊技機は，再変動表示の回数が多くなるほど遊技者の期待感を高めることができるが，全ての図柄が仮停止した後に再変動表示が行われるかどうかに遊技者が注目するだけで，それ以外の変動表示の過程に対しては，遊技者の注目が薄れてしまうという問題があった。したがって，いずれのパチンコ遊技機も，一連の変動表示の過程全体で遊技の興趣を高めるには不十分であった。（【０００７】，【０００８】）オ本願発明は，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を実行する再変動態様において，その変動表示の過程にも遊技者を注目させ，遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とするものである。
（【０００９】）
カ本願発明は，複数種類の識別情報を変動表示させ，特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な状態に制御する遊技機であって，変動表示の表示結果が導出されるまでに行われる識別情報の変動表示の態様として，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動態様を選択することが可能な遊技機において，変動表示の態様として再変動態様が選択されたときは，仮停止よりも前において，その仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する再変動情報を遊技者に報知するとともに，１回目の仮停止よりも前においては，再変動情報の報知を制限可能にしたものである。（【００２５】）キ先疑似予告は，疑似連の変動パターンで飾り図柄が仮停止するよりも前の変動表示中において実行される疑似連予告であり，実行タイミングが早いものと遅いものとがある。実行タイミングが早い先疑似予告は，例えば，飾り図柄の変動表示（あるいは仮停止後の変動表示）が開始されるタイミング，あるいは，仮停止後の変動表示に関してはいまだ飾り図柄が仮停止している間のタイミング（飾り図柄が仮停止している間に開始される先疑似予告は，更に次の仮停止の後に変動表示が実行されることを予告する。）で実行開始され，実行タイミングが遅い先疑似予告は，例えば，飾り図柄の（仮停止後の）変動表示が開始されてから一定期間が経過した後に実行開始される。（【０１２２】）
ク後疑似予告は，疑似連の変動パターンで飾り図柄が仮停止したときに，仮停止の場合以外には出現し得ないハズレの出目であるチャンス目を表示することにより，仮停止している全ての図柄が再度変動表示した後に，更に飾り図柄の仮停止及び変動表示を含む再変動表示が実行されることを予告するものである。（【０１２６】）
ケ本願発明は，再変動態様が選択されたときは，仮停止される前に所定の再変動情報を遊技者に報知するので，遊技者に，識別情報の変動表示が再変動態様で行われていることを期待させることができる。また，仮停止されるよりも前に再変動情報が報知されるかどうかということに遊技者の関心が向けられることとなり，一連の変動表示の過程全体で遊技者の注目度が高まり，遊技の興趣を向上させることができる。（【００２７】，【００２９】）
コ具体的には，再変動態様が選択されたにもかかわらず，１回目の仮停止よりも前において再変動情報の報知が制限された（先疑似予告が実行されなかった）場合，再変動表示が行われることで，変動表示が再変動態様で行われていることを期待していなかった遊技者に意外性を与えることができ，遊技の興趣を向上させることができる。また，１回目の仮停止よりも前において再変動情報の報知が制限される（先疑似予告が実行されない）ことがあるから，再変動態様が選択されなかったとしても，再変動表示が行われることを遊技者に期待させることができ，遊技の興趣を向上させることができる。さらに，再変動態様が選択されたか否かにかかわらず，変動表示が初めて停止（仮停止又は最終停止）したときに再度変動表示がされるか否かに遊技者の関心が向けられることになるので，一連の変動表示の過程全体での遊技者の注目度が高まり，遊技の興趣を向上させることができることになる。
（【０２２４】）
(2)刊行物発明について
刊行物１の記載によれば，刊行物発明の内容は，次のとおりのものと認められる。ア刊行物発明は，パチンコ遊技機等の遊技機であって，それぞれ識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示する３つ以上の可変表示部を有する可変表示装置を備え，可変表示の表示結果として特定の識別情報の組合せが導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能な遊技機に関するものである。（【０００１】）
イ遊技機としては，遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し，遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると，所定個の賞球が遊技者に払い出されるものがあり，さらに，識別情報を可変表示（変動）可能な可変表示装置が設けられ，可変表示の表示結果が特定の識別情報の組合せ（特定表示結果）になると（すなわち，大当たりが発生すると），遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能なものがある。（【０００２】ないし【０００４】）また，そのような遊技機の中には，可変表示の表示結果が特定表示結果でないときに，所定の条件が成立すると，識別情報を再変動させ，さらに，そのような再変動を複数回繰り返すものもある。再変動を複数回繰り返す遊技機は，再変動の回数が多いほど大当たりが発生する確率が高くなるように構成され，スピーカから出力する音声や液晶表示装置に表示する画像の背景態様を再変動の回数に応じて異ならせることで，現在の再変動の回数（すなわち，大当たりの期待度）を報知している。
（【０００５】ないし【０００７】）
ウ再変動を複数回繰り返す遊技機は，再変動の回数が多いほど大当たりが発生する確率が高くなるように構成されるので，遊技者は，再変動が継続されることを期待する。しかしながら，従来の遊技機は再変動が継続されるか否かを報知しないので，遊技者は再変動が継続されるか否かを知ることができず，興趣に欠けていた。（【０００８】）


エ刊行物発明の目的は，再変動を複数回繰り返す遊技機であって，遊技者の興趣が向上する遊技機を提供することにある。すなわち，刊行物発明は，全ての可変表示部の識別情報の可変表示を仮停止させた後，全ての可変表示部の識別情報の可変表示を開始させる全再変動態様を１回又は複数回行う遊技機に，全ての可変表示部の識別情報の可変表示が仮停止していないときに（すなわち，識別情報の変動中に），全再変動態様が実施されるか否かを予告する全再変動継続予告手段を設けたので，遊技者は再変動が継続されることを認識することができ，興趣の向上を図ることができる。（【０００９】，【００１５】）
オこのような場合において，仮停止図柄決定処理では，Ｎ（初期値は０である）＋１番目の飾り図柄の仮停止の後で，かつ，Ｎ＋２番目の飾り図柄が仮停止する前に，擬似連続予告演出を実施するか否かを決定し，抽出した乱数値に基づき，擬似連続予告演出図柄選択用テーブルによって，擬似連続予告演出を実施することに決定された場合に表示する擬似連続予告演出図柄を決定する。（【０３３４】，【０３５３】）
カまた，全再変動継続予告手段が，第１全再変動継続予告手段と第２全再変動継続予告手段とを含み，第１全再変動継続予告手段による予告が行われた場合よりも第２全再変動継続予告手段による予告が行われた場合の方が全再変動態様の実施割合が高くなるようにしたことにより，興趣の向上を図ることができる。このような場合において，可変表示装置９において飾り図柄が変動中であって，全て（左中右）の図柄が仮停止していないときに擬似連続予告演出を行っているが，これに限定されず，例えば，左図柄が仮停止したときや左右図柄が仮停止した時点で行うようにしてもよい。（【００１６】，【０４７９】）
キ刊行物発明は，受信した変動パターンコマンドの内容が擬似連続変動を伴う変動パターンである場合において，チャンス目で仮停止する変動パターンであると判定されたときは，抽出した乱数値に従って，チャンス目選択用テーブルを用いて，６種類のチャンス目から１つのチャンス目を決定し，決定されたチャンス目で仮停止する演出を実行することにより，大当たりとなること又は大当たりとなる可能性が高いことを遊技者に予告する。チャンス目での仮停止は，複数回繰り返し行い，仮停止後からの再変動である擬似連続変動を最大４回まで実施し，擬似連続変動を含む変動パターンでは，擬似連続変動の回数が多いほど大当たりの発生する割合が高くなる。（【００６７】，【０３３２】，【０３３４】）
２取消事由に対する判断
(1)相違点１の認定に関する取消事由
ア取消事由２（相違点１の前提となる一致点の認定の誤り）審決は，「仮停止よりも前において，前記仮停止前情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を一致点として認定したところ，原告は，刊行物発明は１回目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させないものであるから，仮停止よりも前において，擬似連続予告演出図柄を表示することを制限可能というものでないことは明らかであるとして，「仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を一致点として認定すべきであると主張する。
しかしながら，本願発明は，１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することが制限可能であるのに対して，刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知することが制限可能であるから，仮停止の回数を特定しない場合には，本願発明と刊行物発明は，少なくとも仮停止よりも前において，制限可能とする点において一致するものと認められる。したがって，一致点に係る審決の判断には誤りはない。もとより，審決は，上記のとおり一致点を認定した上で，本願発明は，１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することが制限可能であるのに対して，刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知することが制限可能である点につき，相違点１として認定しているのであるから，一致点の認定の誤りをいう原告の上記主張は，審決の結論を左右するものではない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ取消事由６（相違点１の認定の誤り）
審決は，「仮停止前再変動情報報知手段による再変動情報の報知を制限可能な報知制限手段に関して，本願発明は，１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能であるのに対して，刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能である点。」を相違点１として認定するところ，原告は，刊行物発明が１番目の仮停止より前には擬似連続予告演出図柄を表示させないのに対し，本願発明は１回目の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能とするのみであり，２回目以降の仮停止よりも前における再変動情報の報知については格別限定していないのであるから，「刊行物発明は１番目の仮停止よりも前には再変動情報を報知しない点」についても，相違点として認定すべきであると主張する。しかしながら，「刊行物発明は，２番目以降の仮停止よりも前において再変動情報を報知することを制限可能である点」という相違点１に係る上記認定は，「刊行物発明は１番目の仮停止よりも前には再変動情報を報知しない点」という原告主張に係る上記相違点を当然の前提とするものである。そうすると，上記アと同様に，原告の上記主張は，審決の相違点１の判断を左右するものではない。
したがって，原告の主張は，採用することができない。
ウ取消事由９（相違点１の判断の誤り）
(ｱ)前記１(2)の認定事実によれば，刊行物発明は，従来の遊技機において再変動が継続されるか否かを報知しないため，遊技者において再変動が継続するか否かを知ることができず興趣に欠けていたという課題を解決するために，２回目以降の飾り図柄の仮停止の前において再変動の発生を予告報知する擬似連続予告演出の実施を制限可能とするものである。
他方，甲２の１公報及び甲２の２公報によれば，遊技機の技術分野において，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知すること（周知の技術事項１）は，本願の出願前に当業者に周知であったと認めるのが相当であり，この点については当事者間に争いがない（平成２８年３月２８日付け原告準備書面１１頁８行目から９行目まで参照）。そして，周知の技術事項１は，１番目の仮停止よりも前に再変動の予告報知をするものであるから，遊技者の興趣をより一層向上させるという同一の課題を解決しようとする当業者にとっては，２回目以降の仮停止前に擬似連続予告演出の実施を制限可能とする刊行物発明の構成につき，２回目以降の仮停止前に限ることなく，１回目の仮停止前にも刊行物発明の上記構成を流用できることを示唆するものと認められる。


そうすると，遊技機の興趣をより一層向上させるという刊行物発明の課題を解決するために，刊行物発明において，同一の技術分野における周知の技術事項１による示唆に基づき，擬似連続予告演出を制限可能とする構成につき，２回目以降の仮停止前に限ることなく，１回目の仮停止よりも前にも当該構成を流用することは，当業者が容易に想到することができたものと認められる。したがって，審決の相違点１の判断には誤りはない。
(ｲ)これに対して，原告は，刊行物発明は１番目の仮停止よりも前には再変動情報を報知しない点を相違点１として認定すべきであるとした上，１番目の仮停止よりも前には再変動情報を報知しない刊行物発明が「擬似連続変動に伴う再変動が行われることに関する情報を報知することを制限したり，制限しなかったりすることを決定するようにできる」というためには，周知技術として「１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するか否かを決定すること」が認定される必要があるにもかかわらず，甲２の１公報及び甲２の２公報によっても，「遊技機の技術分野において，１番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知すること」が認定されるにとどまり，上記のような周知技術を認定することはできないから，刊行物発明に対し周知の技術事項１を適用しても，本願発明の相違点１に係る構成には至らない旨主張する。
しかしながら，上記(ｱ)のとおり，当業者が，周知の技術事項１による示唆に基づき，１回目の仮停止の前に擬似連続予告演出の実施を制限可能とすることは，刊行物発明において２回目以降の仮停止前で既に採用されている擬似連続予告演出の態様を単に流用するものであり，当業者が適宜行うことができる設計事項にすぎない。そうすると，当業者は，相違点１に係る本願発明の構成を容易に想到できるといえる。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(2)取消事由７（相違点２の認定の誤り）
ア審決は，相違点２において「刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別している」と認定するところ，原告は，刊行物発明は擬似連続予告演出を同じタイミングで行うものであるから，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という上記認定には，誤りがあると主張する。そこで検討するに，前記１(2)の認定事実によれば，刊行物発明は，擬似連続予告演出を行うタイミングにつき，飾り図柄の仮停止よりも前において，第１擬似連続予告演出図柄と第２擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを区別するものではなく，同一のタイミングでいずれかの擬似連続予告演出を行うものと認められる。そうすると，刊行物発明が再変動情報を報知するタイミングを「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」とした審決の相違点２の認定には，明らかに誤りがある。
したがって，本願発明と刊行物発明は「仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知するタイミングを，仮停止よりも早いタイミングとする」点において共通するにすぎないから，相違点２は，次のとおり認定するのが相当である。「仮停止前情報報知手段により再変動情報を報知するタイミングに関して，本願発明は，再変動情報を報知するタイミングを，所定の第１タイミングと該第１タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第２タイミングとのうちから選択する報知タイミング選択手段を備え，報知タイミング選択手段は，再変動表示が実行されるか否かに応じて異なる割合により，第１タイミングと第２タイミングとのうちから再変動情報を報知するタイミングを選択するのに対して，刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングは，全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かによらず，同じである点。」
イこれに対し，被告は，本願発明と刊行物発明との対比をする上で表現を揃えるため，第１擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第１タイミング」，第２擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第２タイミング」と，それぞれ定義し，第１擬似連続予告演出図柄と第２擬似連続予告演出図柄を区別していることを「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」と表現したなどと主張する。
しかしながら，上記アのとおり，「第１タイミングと第２タイミングとに区別している」という表現を採用すれば，当業者において第１タイミングと第２タイミングが互いに異なるものであると理解するのが自然であるから，審決の上記認定は，表現が不明瞭であるという域を超えて，誤りであるというほかない。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。ウもっとも，審決は，相違点２の判断においては，後記(3)アのとおり，刊行物発明に接した当業者が，第１タイミングとそれより遅い第２タイミングのいずれかを選択可能にすることを容易に想到することができるか否かという点についても判断していることからすると，審決の相違点２の認定の誤りは，相違点２の判断にまで影響を及ぼすものとはいえない。
したがって，取消事由７は，結論において理由がないものと認められる。
(3)相違点２の判断の誤りをいう取消事由
ア取消事由１０（周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り）
(ｱ)周知技術の認定について
ａ証拠（甲３の１，甲３の２）及び弁論の全趣旨によれば，次の各号に掲げる刊行物（いずれも本願の出願前に公開されたもの）には，それぞれ当該各号に定める内容が記載されている。
(a)甲３の１公報の内容
パチンコ遊技機等の遊技機に関するものであり，複数種類の識別情報を可変表示させる可変表示機能を備え，表示結果が予め定められた特定の識別情報の組合せとなったときに大当たりの状態に制御するものである（【０００１】）。従来の遊技機において，大当たり予告演出を行うタイミングが１つしか定められていない場合，その定められたタイミングで予告がなければ遊技者の期待感が失われてしまうという課題があった（【０００５】）。
このような課題を解決するために，大当たりになることを予告する予告演出を行うタイミングを，第１タイミング及びそれより遅い第２タイミングから選択可能とし，大当たりのときは予告演出が第２タイミングで実行されやすい（第１タイミングで実行されにくい）ようにし，はずれのときは予告演出が第２タイミングで実行されにくい（第１タイミングで実行されやすい）ようにするものである（【００８５】，【０１１７】，【０１１８】）。このような構成によれば，予告が開始されるタイミングによって大当たりの可能性を予測することができるため，上記タイミングによって大当たりに対する遊技者の期待感を向上させ，もって遊技の興趣を向上させることができる（【０００８】，【００１３】）。
(b)甲３の２公報の内容


パチンコ遊技機等の遊技機に関するものであり，複数種類の識別情報を変動表示可能な変動表示装置を有し，表示結果が予め定められた特定の表示態様となったときに大当たりの状態に制御するものである（【０００１】）。従来の遊技機では，変動表示においてリーチ状態となることを予告報知するリーチ予告と，大当たり状態となることを予告報知する大当たり予告があったものの，それぞれの予告報知の種別に応じて予告報知用のデータを選択処理する必要があり，制御負担の増加を招いていた（【０００３】，【０００５】）。このような実情に鑑み，リーチ予告と大当たり予告の報知態様において，同一の予告報知態様である特別報知態様を含ませ，その分データの記憶領域を縮減することによって，制御負担を軽減することが可能な遊技機を提供するものである（【０００６】）。そして，予告報知のタイミングについては，変動表示の表示結果が大当たりとなるときの方が，大当たりにならないときよりも遅いタイミングを選択する割合が高くなるように設定されているため，予告報知が早期に行われなくても遊技者の期待感を低下させないようにすることができる（【０００９】，【００１０】）。
大当たり予告は，実行タイミングが異なる複数種類の大当たり予告から選択するようにし，予告報知後に実際に大当たりになるときの方が，そのようにならないときよりも実行タイミングが遅い予告種類が選択される割合が高くなるように設定する（【００６５】，【００６９】，【００７０】）。リーチ予告，確変大当たりとなること（変動表示の表示結果が確変大当たり図柄の組合せとなること）を予告報知する確変予告，大当たりの連続的発生を予告する予告演出である連チャン予告にも行うことが可能である（【００５６】）。
連チャン予告は，大当たり予告とは異なり，図柄の変動中ではなく，変動表示の表示結果が大当たり図柄の組合せで確定した後，大当たり遊技状態の第１ラウンドの開始前までの所定タイミングで実行される（【００６６】）。連チャン予告も，大当たり予告やリーチ予告と同様に，複数のタイミングから選択したタイミングで実行するようにしてもよい（【００８５】）。
ｂ上記ａの認定事実によれば，甲３の１公報及び甲３の２公報には，大当たりの可能性が高いことを報知する予告演出につき，少なくともタイミングの異なる２種類の予告演出を設けるとともに，大当たりの可能性がより高い予告演出の方を遅いタイミングで実行することが記載されていることが認められる。そして，上記各公報は，いずれも遊技機の技術分野におけるものであり，遊技機の興趣を向上させるという課題を解決するために予告演出手段を利用するものであるから，刊行物発明と同一の技術分野に属する上，課題解決手段及び作用効果についても同種のものであるといえる。のみならず，上記各公報のうち，甲３の１公報の公開日は平成１６年１０月２１日，甲３の２公報の公開日は平成１７年３月１０日であって，本願の出願日である平成２０年９月３０日までに既に３年以上も経過していることが認められる。
これらの事情を踏まえると，本願の出願前において，刊行物発明の属する技術分野の当業者にとって，「遊技機の技術分野において，大当たりの可能性が高いことを，大当たりの信頼度の異なる種類の予告演出を用いて報知するに際して，予告演出の報知タイミングとして，図柄の変動中の早いタイミングの予告演出と遅いタイミングの予告演出の少なくとも２種類のタイミングの予告演出を設け，遊技者の期待感を持続させ，興趣を向上させるために，第２再変動態様が選択された場合（大当たりとなる場合）には，第１再変動態様が選択された場合（はずれとなる場合）よりも高い割合で，遅いタイミングでの予告演出を選択すること」（周知の技術事項２）は，周知であったと認めるのが相当である。
ｃこれに対して，原告は，甲３の１公報及び甲３の２公報は，いずれも原告出願に係るものであり，当該各公報記載の内容が一般に又は同業他社に知れ渡っていたとまでいえず，また，本件審判の合議体は，審理中に当該各公報の存在を把握していたにもかかわらず，本件審判において当該各公報を周知例とする進歩性欠如の拒絶理由を通知しなかったことからすれば，周知の技術事項２の周知性は否定されるべきである旨主張する。
しかしながら，上記各公報が原告出願に係るものであるという事情は，当該各公報記載の内容の公知性を否定する合理的理由となるものではなく，また，上記ｂのとおり，甲３の１公報及び甲３の２公報の各記載内容は刊行物発明と技術分野を同一とする上に課題解決手段及び作用効果も同種のものであって，しかも，当該各公報が本願出願日の約３年以上前に既に公開されていたなどという事情を踏まえると，本件審判の審理の経緯も，周知の技術事項２に係る周知性に係る事実認定を左右するものではない。
したがって，原告の上記各主張は，いずれも採用することができない。
(ｲ)周知技術の適用について
ａ前記１(2)及び上記(ｱ)の認定事実によれば，刊行物発明と周知の技術事項２は，パチンコ遊技機等の遊技機に関するものであり，複数種類の識別情報を変動表示することができる変動表示装置を有し，表示結果が予め定められた特定の表示態様となったときに大当たりの状態に制御するものであって，同一の遊技機に関するものである。そして，刊行物発明と周知の技術事項２は，遊技機の興趣を向上させるという同一の課題を解決するために予告演出手段を利用するものであるから，その作用効果についても同種のものであるといえる。さらに，刊行物発明と周知の技術事項２は，いずれも大当たりの可能性を示唆する予告演出の態様を課題解決手段とする点において共通するものであって，その確率に応じて予告演出の内容を異なるものとする点においても共通するものである。のみならず，前記１(2)キの認定事実によれば，刊行物発明の擬似連続予告演出は，擬似連続変動の回数が多いほど大当たりの発生する割合が高くなるように設定されており，擬似連続予告演出は，大当たりになる可能性が高い状態になることを予告するものといえる。そして，前記(ｱ)ａ(b)の認定事実によれば，甲３の２公報には，大当たり予告のほかにも，確変大当たり予告，大当たりの連続的発生を予告する連チャン予告，大当たりになる可能性が高い状態になるリーチ予告にも，周知の技術事項２を適用することが可能であると記載されているのであるから，甲３の２公報には，擬似連続予告演出についても，同様に周知の技術事項２を適用し得ることが示唆されているといえる。


これらの事情の下においては，当業者は，甲３の２公報に記載された示唆に基づき，刊行物発明における第１擬似連続予告演出図柄（擬似連続変動が継続する信頼度が５０％）と第２擬似連続予告演出図柄（擬似連続変動が継続する信頼度が１００％）に対して周知の技術事項２を適用し，擬似連続変動を行う場合は，第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出について高い割合で遅いタイミングを選択するのに対し，擬似連続変動を行わない場合は，第１擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出について高い割合で早いタイミングを選択する構成を採用することによって，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到することができたものと認められる。
ｂこれに対して，原告は，仮に周知の技術事項２が当業者に周知であったとしても，周知の技術事項２は大当たりの可能性を予告する大当たり予告に関する技術事項であり，仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する擬似連続予告とは演出の内容が相違し，また，刊行物発明には再変動表示が実行されるか否かについての再変動情報を異なるタイミングで報知するという発想がないから，周知の技術事項２を適用する動機付けがなく，当業者は刊行物発明に対し周知の技術事項２を適用することを容易に想到することはできないなどと主張する。しかしながら，上記(ｱ)ａ(b)とおり，甲３の２公報には，周知の技術事項２は大当たり予告に限るものではなく，確変大当たり予告，大当たりの連続的発生を予告する連チャン予告，大当たりになる可能性が高い状態になるリーチ予告にも，広く適用可能であることが示唆されているのであるから，擬似連続変動が行われることにより，大当たりになる可能性が高い状態になることを予告する擬似連続予告演出にも，適用可能であることが十分に示唆されているものといえる。また，刊行物発明には擬似連続予告演出を異なるタイミングで行う発想がないとしても，刊行物発明と周知の技術事項２は，技術分野，課題解決手段及び作用効果において共通するほか，上記の示唆まで認められることを踏まえると，当業者は，同一の遊技機において興趣をより一層向上させるという課題を解決するために，周知の技術事項２を適用して，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到することができたものと認めるのが相当である。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ)格別の効果の認定について
原告は，相違点２に係る本願発明の構成については，再変動表示中に再変動表示が連続して実行されるか否かに興味を抱いた遊技者が，再変動情報の報知タイミングを注視することになるため，単なる大当たり予告やリーチ予告とは異なる興趣を遊技者に対して与えるという格別な効果を奏するものであって，当該効果は，当業者が刊行物発明に周知の技術事項２を適用しても予測できないものであると主張する。
しかしながら，周知の技術事項２は，予告演出を行うタイミングが１つに限られる場合にそのタイミングで予告演出がないときは，遊技者の期待感が失われてしまうという課題を解決するものであり，予告演出を行うタイミングを複数にすることによって，遊技者が予告演出の有無だけでなく，そのタイミングにも注視することによって興趣の向上という効果を奏するものである。そして，刊行物発明に周知の技術事項２を適用しても，遊技者は，第１擬似連続予告演出図柄又は第２擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出の有無だけでなく，そのタイミングも注視するようになるから，その結果，上記に原告が主張する効果を奏することは明らかである。そうすると，本願発明の効果は，刊行物発明及び周知の技術事項２から十分に予測し得る範囲内のものにすぎず，格別な効果を奏するものとはいえない。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ取消事由１２
審決は，刊行物発明の全変動継続予告手段に周知の技術事項２を適用する動機付けが認められると判断するところ，原告は，周知の技術事項２の周知性には疑問がある上，審決の判断は，刊行物発明において再変動情報を報知するタイミングが第１タイミングと第２タイミングとに区別されているという誤った認定を前提とするものであるから，上記判断には誤りがあると主張する。しかしながら，前記ア(ｱ)のとおり，周知の技術事項２は本願の出願前に当業者に周知であったことが認められ，また，前記(2)のとおり，審決の上記認定には誤りがあるものの，その認定の誤りは，相違点２の判断にまで影響を及ぼすものではない。そうすると，前記ア(ｲ)のとおり，相違点２の動機付けについての審決の判断は，結論において誤りはなく，原告の上記各主張は，いずれも前提を欠くものである。したがって，原告の上記各主張は，いずれも採用することができない。
ウ取消事由１３
審決は，相違点２につき，「刊行物発明は，仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し，そのタイミングを第１タイミングと第２タイミングとに区別しているが，第１タイミングと第２タイミングとを，全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かに応じて，異なる割合により選択することは特定されていない点。」と認定するところ，原告は，相違点２の審決の判断は誤った認定を前提とするものであるから，相違点２に係る審決の判断には誤りがあると主張する。しかしながら，上記イのとおり，審決の上記認定には誤りがあるものの，その認定の誤りは，相違点２の判断にまで影響を及ぼすものではないから，相違点２の審決の判断には誤りはない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(4)相違点３の認定に関する取消事由
ア取消事由３
(ｱ)本願発明にいう「特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出」とは，特定表示結果が導出される可能性を報知するものであり，この場合における「特定表示結果」は，これが導出されたときに遊技者にとって有利な状態に制御するものである。そうすると，予告演出は，遊技者にとって有利な状態に制御される可能性を報知する予告演出である。他方，刊行物発明にいう「チャンス目で仮停止する演出」（以下，単に「チャンス目演出」という。）は，これを実行することにより，大当たりとなること又は大当たりとなる可能性が高いことを遊技者に報知する予告演出である。そうすると，刊行物発明にいう「大当りとなること又は大当りとなる可能性が高いことを報知すること」は，本願発明にいう「遊技者にとって有利な有利状態に制御される可能性を報知する」ことに相当するといえる。したがって，刊行物発明のチャンス目演出は，本願発明の予告演出に相当する演出手段であることが認められる。


(ｲ)もっとも，本願発明の予告演出は，「識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間，及び所定回（１回又は複数回をいう。以下同じ。）実行される再変動表示中の期間」（以下「本願発明の再変動表示期間」という。）に実行されるのに対し，刊行物発明のチャンス目演出は，仮停止時点において実行されるものであるから，刊行物発明のチャンス目演出が本願発明の予告演出に該当するというには，本願発明の再変動表示期間が仮停止時点を含むものであることが必要である。そこで，本願発明の再変動表示期間が仮停止時点を含むものであるか否かにつき，以下検討する。
(ｳ)本願発明の再変動表示期間は，①識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間（期間①），②所定回実行される前記再変動表示中の期間（期間②）から構成される期間である。
上記各期間のうち，期間①は，「から」と「まで」という各用語によって期間を特定するものであるから，「識別情報の変動表示の開始」を起点とし，「初回の仮停止」を終点とする期間を意味することは明らかである。そうすると，期間①は，「初回の仮停止」を含む期間であることが認められる。このことは，本願発明に係る特許請求の範囲が，仮停止を含まない期間を示す場合には，「仮停止されるよりも前に，該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する再変動情報を遊技者に報知する」，「１回目の仮停止よりも前において，前記仮停止前情報報知手段により前記再変動情報を報知する」と記載し，期間が仮停止時点を含まない場合には「仮停止されるよりも前」又は「仮停止よりも前」という文言を採用して，仮停止時点を含まないことを明確にしていることからも裏付けられている。また，②の期間は，「所定回実行される前記再変動表示中の期間」であり，この場合にいう「再変動表示」につき，本願発明に係る特許請求の範囲には，「変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに，識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段」と記載されている。そうすると，「再変動表示」は，「一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる」ものであるから，「再変動表示」は，「仮停止」及びその後の「再変動」を意味すると解するのが相当である。さらに，本願明細書（【０１２５】）には，「後疑似予告は，疑似連の変動パターンで飾り図柄が仮停止したときに，このような仮停止の場合以外には出現し得ないハズレの出目であるチャンス目を表示することにより，仮停止している全ての図柄が再度変動表示した後に，さらに飾り図柄の仮停止及び変動表示を含む再変動表示が実行されることを予告するものである。」と記載されており，本願明細書も，再変動表示が飾り図柄の「仮停止」及び「変動表示」を含むことを前提としている。
そうすると，本願発明の再変動表示期間は，仮停止時点を含むものと認めるのが相当である。
(ｴ)したがって，本願発明の予告演出は，仮停止時点を含む期間に実行されるものであるから，刊行物発明の「チャンス目演出」は，本願発明の「予告演出」に該当するものと認められる。
以上によれば，刊行物発明のチャンス目演出が本願発明の予告演出に該当するとした審決の判断には，誤りはない。
(ｵ)これに対して，原告は，本願発明の実施例には「リーチ予告演出」と，仮停止時にチャンス目が表示される「後疑似予告」があるところ，本願発明の予告演出は，本願明細書（【００２５】）に「前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出（ステップアップ演出を含む予告演出）」と記載されていることからすると，本願発明の予告演出は，「リーチ予告演出」に相当するものであって，「後疑似予告」とは異なるものであるから，刊行物発明のチャンス目が本願発明の予告演出と一致するとした審決の認定には，誤りがあると主張する。しかしながら，上記(ｱ)ないし(ｳ)のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲の記載によれば，本願発明の予告演出とは，遊技者にとって有利な状態に制御される可能性を報知するものであって，本願発明の再変動表示期間に報知される予告演出であると解するのが相当である。そうすると，本願発明の実施例のように必ずしもリーチ予告に限定されるものではなく，本願発明の再変動表示期間に報知される後擬似予告も予告演出に含むと解するのが相当である。のみならず，前記１(1)キの認定事実によれば，本願発明においては，リーチ予告のような先疑似予告であっても，実行タイミングが早いものについては，いまだ飾り図柄が仮停止している間のタイミングで実行されることが認められるのであるから，リーチ予告であっても実行タイミングが早いものについては，刊行物発明にいう「チャンス目」に相当するものといえる。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ取消事由４
原告は，刊行物発明の「チャンス目演出」が本願発明の「予告演出」に相当するものではないのに，両者が一致することを前提とした審決の一致点の認定には，誤りがあると主張する。
しかしながら，上記アのとおり，刊行物発明の「チャンス目演出」が本願発明の「予告演出」に該当するとした審決の判断には誤りはなく，原告の上記主張は，その前提を欠くものである。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
ウ取消事由８（相違点を看過した誤り）
原告は，刊行物発明と本願発明とは「予告演出実行手段は，変動表示の態様として再変動態様が選択されたときには，予告演出を実行」する点において共通するにすぎないから，審決には相違点４の認定を看過した誤りがあると主張する。しかしながら，上記アのとおり，審決の一致点の認定に誤りはないから，原告の主張は，その前提を欠くものである。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。エ取消事由１４（相違点４を判断しなかった誤り）原告は，審決には相違点４の判断を看過した誤りがあると主張するものの，上記ウのとおり，審決には相違点４の認定を看過した誤りは認められず，原告の主張は，その前提を欠くものである。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(5)取消事由１１（相違点３の判断の誤り）
ア認定事実


平成３１年１月３１日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２９年（ワ）第３４４５０号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１１月１５日
判        決
原               告      生活地   図株式   会社上記訴   訟代理   人弁護   士      服部   誠
同                 藤松   文
同                 松本卓也
上記補   佐人弁   理士       蟹田昌之
被告       ヤフー株式会社
上記訴   訟代理   人弁護   士      大野聖二
同                 木村広行
同                 祝谷和宏
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２９年１０月１８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，発明の名称を「住宅地図」とする特許権（第３７９９１０７号）について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が，被告が制作し，インターネット上でユーザに利用させている別紙物件目録記載の電子地図は前記特許権の請求項１の発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，民法７０９条に基づく損害賠償金（一部請求）及び遅延損害金の支払いを求める事案である。２前提事実（後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実）原告は，情報処理サービス業，情報提供サービス業等を業とする株式会社である。（弁論の全趣旨）
被告は，検索連動型広告やディスプレイ広告等の広告関連サービス等を業とする株式会社である。（争いがない）
原告は，以下の特許権（以下，「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。）について，特許権者（有限会社エン企画）から，平成２２年９月７日に専用実施権の設定を受けた。（争いがない）
特許番号     特許第３７９９１０７号
発明の名称    住宅地図
出願日      平成８年１０月１５日
登録日      平成１８年４月２８日
本件特許権の特許請求の範囲の請求項１の記載は以下のとおりである（争いがない。以下，請求項１に記載された発明を「本件発明」という。また，本件特許権に係る明細書及び図面を「本件明細書」と総称する。）。「住宅地図において，検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載すると共に，縮尺を圧縮して広い鳥瞰性を備えた地図を構成し，該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画化し，付属として索引欄を設け，該索引欄に前記地図に記載の全ての住宅建物の所在する番地を前記地図上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対応させて掲載した，ことを特徴とする住宅地図。」本件発明は，以下のとおり，分説することができる（以下，分説された構成要件の符号に従い，「構成要件Ａ」などと表記する。）。（争いがない）
Ａ住宅地図において，
Ｂ検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地
のみを記載すると共に，
Ｃ縮尺を圧縮して広い鳥瞰性を備えた地図を構成し，Ｄ該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画化し，
Ｅ付属として索引欄を設け，
Ｆ該索引欄に前記地図に記載の全ての住宅建物の所在する番地を前記地図上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に
対応させて掲載した，
Ｇことを特徴とする住宅地図。
被告は，遅くとも平成２２年５月までに，ユーザの端末にインストールされているＷｅｂブラウザを介してユーザ端末のディスプレイに地図を表示できるようにしたプログラム（以下，このプログラムを「被告地図プログラム」といい，被告地図プログラムによってユーザ端末のディスプレイに表示された地図を「被告地図」という。）を製作し，被告地図プログラムを，インターネット上において，無料でユーザが利用できる状態にしている。（争いがない）被告地図プログラムの構成は，別紙「被告地図プログラムの構成（分説）」記載のとおりである。（弁論の全趣旨）
被告地図は，縮尺レベルが１から２０の２０段階に分かれており，縮尺レベル２０が最も詳細な（縮尺率が小さい）地図で，縮尺レベル１が最も広域な（縮尺率が大きい）地図である。各縮尺レベルに応じて，地図用のデータが存在している。（乙１，弁論の全趣旨）
被告地図において住宅や建物の輪郭が記載されているのは縮尺レベル１９及び２０の地図であり，原告は，縮尺レベル１９及び２０の被告地図が本件発明の技術的範囲に属すると主張している。（乙１，弁論の全趣旨）
３争点
表示された被告地図についての文言侵害の有無（主位的主張）（争点１）ア「住宅地図」（構成要件Ａ及びＧ）の充足性（争点１－１）イ「住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載」（構成要件Ｂ）の充足性（争点１－２）
ウ「縮尺を圧縮して広い鳥瞰性を備えた地図」（構成要件Ｃ）の充足性（争点１－３）
エ「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画化し」（構成要件Ｄ）の
充足性（争点１－４）
オ「索引欄」（構成要件Ｅ）の充足性（争点１－５）カ「該索引欄に前記地図に記載の全ての住宅建物の所在する番地を前記地図上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対応させて掲載した」（構成要件Ｆ）の充足性（争点１－６）被告地図プログラムの構成によってユーザ端末のディスプレイに表
示された被告地図について
示された被告地図について
てユーザ端末のディスプレイに
表示された被告地図についての均等侵害の有無（予備的主張）（争点２）被告による被告地図の「使用」，「生産」（特許法２条３項１号）の有無又は被告地図プログラムの製造の「そのものの生産にのみ用いる物の生産」（特許法１０１条１項）該当性（争点３）
本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか（争点４）
ア明確性要件違反の有無（争点４－１）
イ本件特許出願前に頒布された刊行物（乙９。以下「乙９刊行物」という。）に記載された発明（以下「乙９発明」という。）に基づく新規性・進歩性欠如
の有無（争点４－２）