上記認定事実によれば、原告は、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すると主張し、平成２７年７月１９日、その差止めを求めて前訴を提起したところ、原告が、事実的、法律的根拠を欠くことを知りながらあえて前訴を提起したなどの事情をうかがうことはできず、その後、第１審裁判所、控訴審裁判所とも、原告の主張を認め、当該差止めを認容する判決が、令和元年１０月２４日、確定したことが認められる。
これらの事情の下においては、原告は、遅くとも平成２９年７月８日までには、被告による被告サーバの使用の事実及び損害発生の事実を認識したことに加えて、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すると判断するに足りる事実をも認識していたものと認めるのが相当である。
これに対し、原告は、前訴の提起時点では、被告サーバの内部処理は明らかになっておらず、これが明らかになったのは、平成３０年３月２７日であるなどと主張するものの、原告自身が、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すると主張して前訴を提起した事実のほか、上記認定に係る同種訴訟の事実経過を踏まえると、原告は、少なくとも平成２９年７月８日までには、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すると判断するに足りる事実をも認識していたものと認めるのが相当である。したがって、原告の主張は、採用することができない。
⑶以上によれば、平成２９年７月８日以前の不法行為に基づく損害賠償請求権は、時効によって消滅したものと認められる。
６争点２－３（特許法１０２条３項に基づく損害額等）について
⑴実施料相当額の算定について
特許法１０２条３項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であって、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして、平成１０年法律第５１号による改正により、「通常受けるべき金銭の額」という同項の規定のうち「通常」の部分が削除された経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである（知的財産高等裁判所平成３０年第１００６３号令和元年６月７日特別部判決参照）。
⑵侵害品の売上高について
ア上記にいう「侵害品の売上高」につき、原告は、被告サーバを使用したＦＸ取引の取引高（３項損害主張①）、被告サーバを使用したＦＸ取引の取引回数（３項損害主張②）、被告サーバを使用したＦＸ取引による手数料収入及びトレーディング損益（３項損害主張③）であると主張する。そこで検討すると、前提事実、証拠（甲２７、乙６６、６７）及び弁論の全趣旨によれば、①ＦＸ取引は、証拠金を預託し、差金決済（元本に相当する金銭の受渡しを行わず、買い付けの対価と売り付けの対価の差額の授受により決済することをいう。）により外国通貨の売買を行う金融取引であるため、総取引額の金銭の受渡しは必要とされず、売買の損益の受渡しのみで取引が完結すること、②被告は、被告サーバを介してＦＸ取引管理方法に係る被告サービスを提供し、これによって顧客から手数料収入を得ていたこと、③顧客とＦＸ業者が直接取引を行うＦＸ取引では、ＦＸ取引による顧客の利益は、ＦＸ取引におけるＦＸ業者の損失となるため、そのリスクをヘッジするために、ＦＸ業者は、顧客の注文に応じて、他の金融機関に対し同様の注文を行う取引（以下「カバー取引」という。）を行っており、被告は、ＦＸ取引を行う際に、被告サービスを含めた多数の顧客の注文を一定数量や一定時間で合算し、売り注文と買い注文を相殺した後、差分数量について他の金融機関とカバー取引を行うことによりトレーディング損益を得ていたこと、④原告ライセンス契約においては、●（省略）●と定められていたこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、差金決済その他のＦＸ取引の内容及び実施料率に係る取引の実情等を踏まえると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」は、ＦＸ取引に関する手数料収入及びトレーディング損益であると認めるのが相当である。
これに対し、被告は、トレーディング損益については、被告サーバを用いた顧客との取引とは別個独立の取引によって得られるものであるから、「侵害品の売上高」には含まれない旨主張する。しかしながら、カバー取引は、当該ＦＸ取引のリスクヘッジのために行われるものであるから、被告がカバー取引により得ているトレーディング損益は、被告サーバを使用した顧客との当該ＦＸ取引と密接不可分の関係にあり、●（省略）●トレーディング損益も、上記にいう「侵害品の売上高」に含めるものとするのが相当である。そして、この場合に、トレーディング損益は、被告の全取引数量に占める被告サービスを用いた取引数量を按分することにより、算定するのが相当である。
したがって、原告及び被告の各主張は、上記認定に抵触する限度で、いずれも採用することができない。
イ本件発明の構成要件を充足しない取引を除外すべきとの被告の主張につ
いて
被告は、①買い注文を決済注文とする取引（以下「取引①」という。）②取引開始時点において２個以下の新規買い注文しか生成されない取引（以下「取引②」という。）、③売り注文が相場価格の上昇に追従する取引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報を生成した取引をいう。）以外の取引（以下「取引③」という。）は、いずれも本件発明の技術的範囲に含まれないから、これらの各取引は、損害額算定の基礎から除外する必要があると主張する。
取引①について
ａ本件特許において、特許請求の範囲の請求項３は、次のとおり記載されていることが認められる。
相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融
商品取引管理装置であって、
前記金融商品の売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成す
る売り注文情報生成手段と、


前記売り注文の約定によって保有したポジションを、約定によって決済する買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文
情報生成手段と
を有する注文情報生成手段と、
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを
備え、
前記複数の買い注文情報に含まれる買い注文価格の情報は、それぞれ
等しい値幅で価格が異なる情報であり、
前記注文情報生成手段は、前記複数の買い注文情報を一の注文手続で
生成し、
前記相場価格が変動して、前記約定検知手段が、前記複数の買い注文のうち、最も低い買い注文価格の買い注文が約定されたことを検知する
と、
前記注文情報生成手段は、前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて、前記複数の買い注文のうち最も低い買い注文価格よりもさらに所定価格だけ低い買い注文価格の情報を含む買い注文情報を生成すること
を特徴とする金融商品取引管理装置
ｂ取引①の除外の可否
上記認定事実によれば、本件特許においては、売り注文を決済注文とする本件発明と、買い注文を決済注文とする取引①とは、表裏の関係として明確に区分して規定されていることを踏まえると、本件発明に係る実施料を算定するに当たっては、取引①に係る収入は、損害額算定の基礎から除外するのが相当である。
なお、弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば、原告は、被告サーバが本件特許の請求項３を侵害すると主張し、本件訴訟係属中、取引①に係る損害賠償の支払を求めて別訴を提起していることが認められる。
取引②及び取引③について
証拠（甲７ないし９）及び弁論の全趣旨によれば、被告サーバを用いた取引は、顧客が「想定変動幅、ポジション方向、対象資産」を設定した上、被告サーバは、複数の買い注文情報を前提とした買い注文情報を生成し、相場価格が上昇した場合には、売り注文の価格を変更するものであることが認められる。そうすると、上記取引は、被告サーバにおいて、複数の買い注文情報を生成させ、相場価格が上昇すれば売り注文の価格を変更させることを意図するのといえる。
これを被告サーバを用いた取引②及び取引③についてみると、当該各取引は、結果としては、その内容が本件発明による取引に係るものとは異なるものの、いずれの取引においても、複数の買い注文情報が生成されて相場価格が上昇したときは、本来売り注文の価格を変動させることを意図したものであったことが認められる。
これらの事情を踏まえると、取引②及び取引③は、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」に含まれるとするのが相当である。もっとも、被告サーバを使用した取引のうち、結果としてその内容が本件発明による取引に至らなかったもの（取引②及び取引③）については、実施料率の算定において考慮するのが相当である。したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ本件における侵害品の売上高について
証拠（乙６３の２、７３の２）及び弁論の全趣旨によれば、本件期間から、消滅時効に係る期間を除いた平成２９年７月９日から平成３１年３月２日までの期間における被告サービスの手数料収入の合計額は、●（省略）●であり、また、同期間におけるトレーディング損益の合計額は、被告の全取引数量に占める被告サーバを使用した取引数量で按分すると、●（省略）●であることが認められる。
そうすると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」は、上記手数料収入及びトレーディング損益の合計額である●（省略）●と認められる。
⑶実施料率について
ア実施許諾契約における実施料率等
証拠（甲２７）及び弁論の全趣旨によれば、原告ライセンス契約においては、●（省略）●ことが認められる。
しかしながら、●（省略）●ことは、上記において説示したとおりである。そして、原告ライセンス契約は、本件特許が登録された平成２９年６月９日より前の平成２６年１０月１日に締結されており、しかも、原告と原告の完全子会社である原告子会社との間で締結されたものである。これらの事情を踏まえると、本件特許の実施料率の算定に当たっては、上記●（省略）●の実施料率を直ちに斟酌するのは相当とはいえない。他方、証拠（甲２６、乙７４）によれば、株式会社帝国データバンクによる平成２２年３月付けの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～本編」においては、コンピュータテクノロジーの実施料率の平均値は、正味販売高の３．１％とされていることが認められる。
イ本件発明の技術内容や重要性
本件発明は、複数の売り注文価格がそれぞれ等しい値幅で異なるようにした上で、複数の売り注文価格の情報を含む売り注文情報を一の注文手続で生成し、その後相場価格が変動して、複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、当該検知の情報を受けて、複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも更に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することによって、元の売り注文価格よりも相場価格が変動した高値側に新たな売り注文価格の売り注文情報を生成する構成を採用するものである。このような構成により、本件発明は、コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させることにより多くの利益を得る機会を提供するという点において、相応の技術的価値を有するものと認められる。
証拠（甲７の１、８の１）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告サービスの広告宣伝において、被告サービスについて、予め指定した変動幅の中で、一定間隔の値幅で複数のイフダン＋ＯＣＯ注文を一度に同時発注し、決済注文成立後、相場の変動に合わせて変動幅を追従させ、相場変動に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰返し発注する連続注文機能であって、トラップリピートイフダン注文に係る被告の別のサービスでは、想定した変動幅から相場が外れた場合、利益を逸失する場合があるのに対して、相場の上昇又は下落の変動に合わせて、自動追従して注文を繰り返すため、利益を追求することが期待できる注文方法であることを説明していることが認められる。
そうすると、被告は、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させるという本件発明の技術内容を被告サービスの特徴の一つとして広告宣伝していたことが認められる。
弁論の全趣旨によれば、本件期間から消滅時効に係る期間を除いた期間（平成２９年７月９日から平成３１年３月２日まで）において、被告と顧客との間で行われた被告サービスに係るＦＸ取引のうちの、新規注文を買い注文、決済注文を売り注文とし、売り注文が相場価格の上昇に追従する取引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報の生成）に対応する新規買い注文に係る手数料収入は、●（省略）●であることが認められる。


令和３年１０月２８日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官令和２年(ワ)第９６９９号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日令和３年９月１３日
判決
原        告    P1
同訴訟代理人弁護士    片山    琢也
被        告    貴船    神社
同代表   者代表   役員
同訴訟代理人弁護士    中    隆志
同             紀    啓子
同            堀田    康介
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙写真目録１記載の写真データを，インターネット上の被告ウェブサイト（http://kifunejinja.jp）に掲載してはならない。２被告は，別紙写真目録１記載の写真データを，自動公衆送信又は送信可能化してはならない。
３被告は，別紙写真目録２記載の写真データを，インターネット上の被告ウェブサイト（http://kifunejinja.jp）及び被告YouTubeサイト（https://www.youtube.com/user/kifunejinja）から，抹消せよ。４被告は，その占有する別紙写真目録１記載の写真データを廃棄せよ。５被告は，原告に対し，３００９万円及びこれに対する令和２年１１月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，原告が，被告が保有する別紙写真目録１記載の写真のデータ（以下「本件写真」という。）は原告が著作権を有する著作物であって，被告に無償で利用を許諾したものであるから，原告が利用許諾を解約した後に，被告が本件写真のうち別紙写真目録２記載の写真のデータ（以下「本件使用写真」という。）をインターネット上に掲載した行為は，本件使用写真に係る原告の著作権（公衆送信権）の侵害であると主張して，被告に対し，著作権に基づく本件写真のインターネット上の掲載，自動公衆送信，送信可能化の差止め（著作権法１１２条１項）及び抹消，廃棄（同条２項）を求めると共に，著作権法１１４条３項に基づく損害賠償として３００９万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日（令和２年１１月４日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。２前提事実（証拠を掲げていない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。）
(1)原告は，職業的な写真家として活動している個人である。被告は，貴船神社の祭祀を行うことなどを目的とする宗教法人である。(2)原告は，平成２７年ころから，貴船神社の社殿，風景，行事等を撮影した本件写真を被告に提供し，被告は，本件写真を，ウェブサイト，SNS，動画配信サイト等に使用し，被告の広報宣伝資料として利用した。(3)原告は，令和元年９月１３日付けメールにより，   被告に対し，同月末日までに，ウェブサイト等から，本件写真をすべて削除すること等を求めた。(4)被告は，令和元年９月末日経過後も，被告のウェブサイトにおいては令和２年１１月２３日まで，YouTube   の被告のアカウントサイトにおいては同年１２月２日まで，それぞれ本件使用写真を展示するなどして使用していた（乙６，７，３１）。
３争点
(1)本件利用許諾に基づく利用許諾の終期（争点１）
(2)差止及び抹消，廃棄の必要性（争点２）
(3)損害額（争点３）
４当事者の主張
(1)本件利用許諾に基づく利用許諾の終期（争点１）
（原告の主張）
ア本件利用許諾の内容
原告は，平成２７年頃，被告に対し，原告の撮影した貴船神社の写真のデータを提供し，期限及び使用の目的の定めなく，無償で利用することを許諾した（以下「本件利用許諾」という。）。
イ本件利用許諾の締結の経緯
原告は，平成２６年２月頃，被告の広報担当者であったP2と出会い，親交を深める中で，P2から，P2では貴船神社の魅力的な写真が撮影できないので原告に広報用の写真を撮影してほしい旨の依頼を受け，本件利用許諾をした。原告は，P2の相談を受けて被告の広報業務全般に係るアイデアを出しており，原告自身のSNSに貴船神社に関する写真を投稿していたのは，被告の広報のためにP2と相談して決めた戦略に基づくものであった。
ウ本件解約告知の経緯
令和元年９月，P2が貴船神社の境内で飲酒をしたことを理由に被告を退職することとなったため，原告は，これを被告に抗議し，本件利用許諾は友人であるP2に協力するためのものであったことから，同月１３日付けメールにより，被告に対し，同月末をもって本件利用許諾を解約する旨を告知した（以下「本件解約告知」という。）。
エ使用貸借規定の類推適用
本件利用許諾は，原告の知的財産である本件写真を，無償で被告に使用収益させ，契約が終了したときは使用収益を終了することを約する契約であるから，使用貸借に類似する契約であり，民法（平成２９年改正以前のもの。以下同じ。）５９７条３項を類推適用するべきである。
本件利用許諾においては，使用収益の目的が明確に合意されていないから，原告はいつでも契約の解約を告知することができる。使用収益の目的があるとしても，原告が本件利用許諾を締結した動機は，友人であるP2に協力するためであり，本件利用許諾における使用収益の目的はP2の力になることであったから，P2   が被告を退職した時点で，その退職が妥当であるか否かに関係なく，原告の目的は達成不能となり，本件利用許諾は本件解約告知により終了した。
オ解約の正当理由
本件利用許諾の前提となる信頼関係は，原告とP2の間の個人的関係に基づくもので，被告はその恩恵を間接的に受ける立場であった上，原告は無償で大量の著作物を提供し，無償でSNSで被告の宣伝も行っていたが，原告は本件利用許諾から得るものはなにもないのであり，このような事実関係の下で，原告が信頼関係の基礎としていたP2が退職した後も，やむを得ない事情や信頼関係の破壊行為等の事情がなければ解約できず，被告に対し無償での著作物の提供を強いられるというのは社会通念に照らして不合理である。
原告は，令和元年９月１３日に本件解約告知をした後は，新たな写真等を提供せず，原告は，本件解約告知の際に，原告が提供した全ての写真・動画を明示してその使用停止を要求し，要求事項が守られなかった場合は権利侵害とみなして法的手続きをとると通知し，令和２年１０月に本件訴訟を提起しているのであり，令和元年９月末日の時点で原告と被告との間の信頼関係は取引関係を継続することができない程度に損なわれ，その修復が困難であったといえるから，原告による本件解約告知には正当な理由があり，本件利用許諾は令和元年９月末日をもって終了したといえる。


原告が本件解約告知をしたのは令和元年９月１３日であるが，ウェブサイトやYouTubeからデータを削除する作業は数時間あれば可能であり，被告はP2   や巫女が撮影した何万点もの写真を保有しており，別写真に差し替えることも可能であったから，同月末日までに対応することは可能であった。P2は，被告に１８年間勤務しており，令和元年８月下旬に貴船神社本宮中段で崇敬者数名と飲酒したが，貴船神社内で飲酒することは厳禁とされていなかったにもかかわらず，宮司（被告代表者）から懲戒解雇に値すると言われ，実際には二段階の降格と減給の処分を受ける予定だったものであり，P2からこの経緯を聞いた原告は，不当な処分を行った被告に強い怒りを感じ，友人であるP2をないがしろにする被告に対して自らの著作物を無償で提供し続けることは不可能であると判断したのであるから，本件解約告知には正当な理由がある。
（被告の主張）
ア本件利用許諾の内容
本件利用許諾は，原告が被告に対し，原告が提供した本件写真をウェブサイトやSNS等に使用して，被告の広報資料として利用することを，期限の定めなく，無償で許諾するものである。
イ本件利用許諾の締結の経緯
被告は，平成２７年頃，原告から貴船神社が好きであるので自分が撮影した写真を利用してもらいたい旨の申出があったため，本件利用許諾を締結した。他方，本件利用許諾は，貴船神社の社殿や一般には撮影することを許可していない一部の行事の写真を撮影することを原告に認め，原告がこれを写真家としての宣伝広告のために利用することを許諾するものでもあった。
ウ本件利用許諾の解約の経緯
原告は，P2が被告を退職した経緯について納得がいかないことを理由として，報復感情に基づいて，一方的に本件利用許諾の解約を告知した。
エ使用貸借規定の類推適用
原告は，本件利用許諾に民法の使用貸借に係る規定が類推適用されると主張するが，有体物の占有移転を前提とする使用貸借と，権利者の権利不行使を本質とする著作権の利用許諾は，法的性質が全く異なるものであり，類推の基礎を欠く。仮に，使用貸借の規定が類推適用されるとしても，本件利用許諾には本件写真を被告の広報資料として利用するとの目的の定めがあるのであり，原告が本件解約告知をした時点では，被告における広報資料としての使用及び収益は終わっていないから，本件利用許諾は終了しない。
オ解約の正当理由
本件利用許諾には期限の定めがなく，被告及び原告の信頼関係に基づいて継続的な契約関係が続いていたことからすると，その解消にはやむを得ない事由や信頼関係を破壊する行為が必要である。
しかし，原告が本件解約告知をした理由は，P2が退職を余儀なくされたことに対する報復のためであり，P2の退職は被告とP2   との間の問題であって，原告と被告との間の本件利用許諾を解消するにあたってのやむを得ない事由や信頼関係を破壊する行為に当たらない。被告は，原告の撮影した写真を無償で利用できるからこそ，一般人に撮影を許諾していない行事等の撮影を認め，原告自身のウェブサイト等で公開することを認めていたものであって，一方的に原告側の利用許諾のみを解消することはできない。
P2は，令和元年８月２４日のみならず，平成２６年３月，平成２７年４月，平成２９年８月及び平成３０年８月にも飲酒を原因として口頭での注意処分を受け，平成２６年にSNS上で宮司の悪口等の不適切な投稿をしたことを理由に降格及び減給処分を受けていたものであり，被告とP2との間における法的問題が本件利用許諾に影響を与えることはない。
仮に原告の解約にやむを得ない事由があったとしても，本件写真の内容は，四季折々の境内の写真，行事の写真等であるから，１年を通して撮影が必要なものである。本件利用許諾の内容，性質からすれば，解約により即時に本件利用許諾が終了すると，写真の差替えが必要となり，不測の事態となるから，予告期間が必要というべきであり，プロカメラマンにおいて各季節における再撮影が必要であり，掲載する写真を変更するとウェブサイトの構成も変更する必要があるから，最終の季節の写真の選定・掲載事務の期間を考えると１年強の期間が必要である。したがって，本件利用許諾の解約には，予告期間が少なくとも１年６か月は必要というべきであり，原告による解約の効果は令和３年３月１３日の経過により生じる。
被告は，令和元年１１月１日，写真撮影やウェブサイトの制作を含む被告のブランディング，PR等に係る業務委託契約を締結して業務委託費を支払って写真撮影を進め，令和２年１１月２３日，ウェブサイトのリニューアルを完了し，同年１２月２日，YouTubeの被告のアカウントサイトにおいても本件使用写真を用いない形に変更したから，それ以降は本件使用写真を利用していない。
(2)差止及び抹消，廃棄の必要性（争点２）
（原告の主張）
被告は，本件解約告知後も，被告のウェブサイトに本件使用写真を掲載し続けていた。
被告は，被告のウェブサイト上では本件使用写真を別の写真に差し替えているが，令和３年２月２８日時点で，本件写真のデータ自体はサーバ上に残されており，被告次第でいつでも利用できる状態にある。
被告は，動画配信サイトYouTubeの被告のアカウントにおいて，かつて本件写真の一部をつなげた動画を配信しており，本件訴訟提起時点で視聴できない状態であったが，令和３年１月１７日時点でも「非公開」の状態であって削除はされておらず，被告次第でいつでも配信を再開できる。
（被告の主張）
被告は，本件解約告知を受けて，紛争状態にある原告との関係を解消することとし，令和２年１１月２３日の新嘗祭の撮影により１年間の写真がそろったことから，同日，被告のウェブサイトをリニューアルし，同年１２月２日，YouTubeの被告のアカウントサイトも変更し，本件使用写真を一切使用しないこととした。また，被告は，同月８日，保有していた本件写真のデータを全て削除した。被告において，P2がウェブサイトを担当していたことから，他の職員においてウェブサイトの構成内容の理解が不足していたため，サーバ上のデータの削除が未了であったが，原告の指摘を受けて，令和３年３月５日に削除した。したがって，被告において原告の著作権を侵害しておらず，侵害するおそれもない。
(3)損害額（争点３）
（原告の主張）
ア使用料相当額（著作権法１１４条３項）
被告は，本件利用許諾の解約後である令和元年１０月１日から令和２年９月末日までの間，本件使用写真１７１点を使用しており，原告の写真の使用料は，１点１シーズン（３か月）掲載する場合で約４万円であるから，１７１点×４万円×４シーズン×１．１（消費税）＝３００９万円（１万円未満切り捨て）が相当である。原告は，１０年程度，１点１シーズン４万円の写真使用料の支払いを受けており，プロである原告が撮った写真は，素人であるP2が撮った写真と比べて相応の価値がある。
イ集客効果


原告が被告に無償提供していた写真には集客効果があり，貴船神社を訪れる観光客が激増し，被告の売上も増加した。
被告は，本件写真と観光客の増加は無関係であると主張するが，原告の写真による集客効果については，P2や被告代表者の息子らも認めていた。
（被告の主張）
本件は，被告が原告撮影の写真を無断使用した事案ではなく，本件利用許諾の解約の経緯や解約理由の成否に争いがある状態で本件使用写真の利用が続けられたものである。被告は，原告からの解約申出を受け，原告の著作物を利用しない方法での広報を行う方針を早期に決め，ウェブサイトの刷新に向けて行動し，本件利用許諾の解約が無効であるとの認識で暫定的に本件使用写真の掲載を続けていたにすぎず，現実に原告に損害は生じず，それまで本件利用許諾が何ら問題なく続いていた状態が，そのまま継続していたにすぎない。本件利用許諾は無償なのであるから，損害額も無償に近いものと考えるべきであり，原告が報復感情をもって被告に請求していることも考えれば，使用料相当額は限りなく低く，数万円から数十万円にとどまる。
画像素材の販売業者であるペイレスイメージズ株式会社における購入価格は税込み４４０円から５５００円であり，最低額で計算すれば，４４０円×１７１点＝７万５２４０円となり，使用料相当額はせいぜい数万円から１０万円程度にとどまることは明らかである。原告が主張する写真１点４万円という金額は，一方的に決めているものであって，仮に本件利用許諾でかかる金額が提示されていれば，被告は契約を締結しないし，ポスターとウェブサイトに掲載する写真は大きさや利用目的，対象などが異なり，被告は宗教法人であって営利企業ではないから，営利目的の広報写真とは性質が異なる。
原告は，本件使用写真に広報効果があったと主張するが，訪日外国人等の観光客の増加によって貴船神社の来訪者も増加したものであり，原告の写真との因果関係はない。
第３当裁判所の判断
１本件利用許諾に基づく本件使用写真の利用権の存続期間（争点１）について
(1)認定事実
証拠（甲２～４，１９，２０，乙１～８，２７，３１（以上につき，各枝番を含む），証人P3，原告本人）によれば，以下の事実が認められる。
ア本件利用許諾締結の経緯
原告は，平成２６年２月頃，写真撮影のために貴船神社を訪れ，被告の神職（権禰宜）であり，広報担当者であったP2と知り合った。P2は，被告のウェブサイトの管理を担当しており，ウェブサイト作成業者に委託して自らが撮影した神社の行事の写真を掲載するなどしていたが，プロの写真家である原告に撮影してもらった写真を利用することで，被告の広報活動に役立てようと考え，平成２７年６月頃，原告に広報用の写真の提供を依頼した。原告が無償での写真の撮影及び提供並びにウェブサイト等の被告の広報活動での使用を承諾したことから，その頃から，被告は，P2を介して原告から原告が撮影した写真の提供を受けるようになり，被告のウェブサイト等に原告が撮影した写真を掲載するようになった。これと同時に，被告は，原告が貴船神社の社殿や行事等を撮影する際には，一般人には認められない位置や時間帯での撮影を許可することがあった。
P2は，原告に対し，継続的に写真や動画を利用した被告の広報活動について相談しており，年間を通じて被告の主要な祭典や神事の写真の撮影等を依頼し，原告の撮影した本件写真を平成２９年頃に行われた被告のウェブサイトのリニューアルやYouTubeの被告のアカウントの動画等に活用するなどし，原告は無償かつ期限を定めずに，被告に対し，本件写真の利用を許諾した。
原告は，自己のSNSにおいて原告が撮影した貴船神社の社殿や行事等の写真を投稿し，被告の頒布品等を紹介したり，被告の行事や祭事等を告知したりすることもあった。
被告のウェブサイトでは，順次，既存の写真が原告の撮影した写真に更新された結果，ほとんどが原告の撮影した写真となった。
イ本件利用許諾の解約告知の経緯
P2は，令和元年８月２４日，貴船神社の境内で，崇敬者と飲酒していたところ，被告代表者から口頭で注意を受けた。
被告代表者は，同月２５日，P2の行為は懲戒解雇に値する旨を述べ，同月末頃，P2に対し，降格及び減給処分に付する旨を通告したところ，P2は，被告に対し，同年９月３０日をもって被告を退職したい旨の，同年８月３０日付け退職届を提出した。
原告は，同年９月９日，P2を含む被告の神職らと慰労会を開き，P2が被告を退職することになったことを聞き，被告の禰宜であり原告とも交流のあったP4も被告を退職することになったことなども聞いた。
原告は，被告の宮司である被告代表者親子が被告を私物化し，P2と原告が協力した広報活動によって被告が得た利益を横取りしようとして，P2らを退職に追い込んだものと考え，同月１３日，被告にメールを送り，被告代表者の対応に抗議し，被告代表者親子が被告を支配する体制に反対するとして，被告に対し，同月３０日までに被告が保有する原告が撮影した全ての写真及び動画の削除，ウェブサイトのフォトギャラリー，YouTubeの動画等の写真使用媒体全ての削除，原告の写真を使用したポスターやパンフレットの撤去，JRや京阪電鉄等への写真削除の連絡等を要求し，同年１０月１日以降，何らかの発行媒体に原告が撮影した写真が使用されていれば，写真貸出先が削除依頼に応じなかった場合であっても著作権侵害とみなして警察に被害届を提出し，刑事事件として扱われるため，原告の抗議に応じなければ，告訴後に被告代表者は逮捕となる旨を告げ，「オレはこの対応をするのは初めてではありません。」「器の小さい宮司が人を不幸にする。オレはそれが許せない。」「これはオレの報復です。」などと告知した。
ウ本件解約告知後の経緯
原告は，令和元年９月１９日，被告に対し，和解案と称して，原告が提供した貴船神社の春夏秋冬の景観や神事・祭典などの写真を一式で税別４０００万円で著作権込みで原告から被告に売却することを提案し，この和解案に応じなければ被告内部の写真や外部に提供した写真を全て削除することを要求し，被告が提案を拒否し，全ての写真を削除することになれば，これから被告の広報活動が１年間以上停止することでメディアも離れていくことになると告知した。被告は，同年１０月３日付けの書面で，本件利用許諾の解約にはやむを得ない理由や本件利用許諾についての信頼関係を破壊する行為が必要となるので，原告の解約告知には法的理由がなく，同年９月３０日までに原告から提供を受けた写真・動画を削除する要求には応じられないこと，四季に関する写真・動画は１年をかけて撮影し，差し替える予定であること，外部企業に提供した写真や一般公衆に配布済みの配布物の写真については対応しないことを回答し，京都弁護士会に和解あっせんの申立てを行う予定であることを通知した。


被告は，同月４日，京都弁護士会紛争解決センターに，原告を相手方とする和解のあっせん申立てを行ったが，原告は，同月１０日付けの書面で，被告に対し，和解のあっせんを拒否する意思を表明すると共に，刑事事件として争うとして，各メディアに被告を刑事告訴することを伝えたなどと告知した。原告は，同年１１月１４日以降，被告代理人弁護士からの通知を受け取らず，同月２８日，被告代理人に対し，メールで，被告代理人からの接触を拒否する旨を通知した。
エ被告による本件使用写真の削除等
被告は，令和元年１１月１日，株式会社カンバス（以下「カンバス」という。）及びP5との間で，カンバスに対しブランディング，PR，コミュニケーション戦略に関する助言，提案等，P5に対し貴船神社等の写真撮影等を業務委託する契約を締結した。
被告は，令和元年１２月２７日，業務委託契約に基づく年間写真撮影料を支払った。
被告は，カンバスに業務委託して被告のウェブサイト等において本件使用写真を使用しないようリニューアル作業を進め，令和２年１１月２３日の新嘗祭の撮影により１年間の写真がそろったことから，同日，被告のウェブサイトのリニューアルを完了し，本件使用写真を掲載しないようにした。また，同年１２月２日，YouTubeの被告のアカウントサイトにおいても，本件使用写真を掲載しないようにした。被告は，同月８日，保有していた本件写真のデータを削除したが，本件使用写真のデータが被告のウェブサイトやYouTubeのサーバ上に残っている状態であったため，令和３年３月５日に被告のウェブサイトのサーバ上から，同月１２日にYouTubeのサーバ上から，それぞれ本件使用写真のデータを削除した。被告は，本訴訟の令和３年５月１０日付け準備書面３において，原告から提供を受けた本件写真の使用は終了したとして，原告に対し，本件利用許諾を解約する旨の意思表示をした。
(2)本件利用許諾の内容
前記認定事実によれば，本件利用許諾は，原告が継続的に被告の協力の下で貴船神社の年中行事等の写真を撮影して被告に提供し，被告において提供を受けた写真をウェブサイトやSNS等に使用して，被告の広報あるいは宣伝に利用する一方で，原告においても前記写真を適宜SNSで利用し，原告の宣伝広告に役立てることを，無期限かつ無償で承諾することを内容とする包括的な合意と解される。原告は，本件利用許諾により原告が受ける利益はないと主張するが，被告の協力により一般参拝者では撮影困難な構図の写真を撮影することができ，被告の広報写真に採用されていることを実績とすることができる点で，一定の利益があることは否定できない。
そうすると，本件利用許諾は，単に原告が過去に撮影した写真の利用を個別に一時的に許諾するものではなく，継続的に撮影した多数の写真を，相互に広報，宣伝に利用することを前提とした複合的な合意といえるものであって，民法上の使用貸借契約の規定を単純に類推適用するのは相当ではない。また，本件利用許諾は，終了が想定されておらず，原告も被告も，必要がなくならない限り永続的に本件写真を利用可能であるものと認識していたものであって，これを前提に，原告は被告の協力の下で多数の写真を撮影し，被告は，平成２７年６月頃から令和元年８月頃までの約５年間にわたって，原告の助言も受けつつウェブサイトやSNSで本件写真を利用した広報活動を展開し，その結果，原告が撮影し被告に提供した本件写真は１０３３点に及び，被告のウェブサイトにおいて大半を原告が撮影した写真が占めることとなったものである。これらの事情からすれば，本件利用許諾は，無償であるとはいえ，双方の活動又は事業がその継続を前提として形成されることが予定され，長期間の継続が期待されていたということができ，個別の事情により特定の写真について利用を停止することは別として，本件写真全部について，一方的に利用を直ちに禁止することは，当事者に不測の損害を被らせるものというべきであって，原則として許容されないものというべきである。
もっとも，本件利用許諾は，信頼関係を基礎とする継続的なものであるから，相互に，当初予定されていなかった態様で本件写真が利用されたり，当初予定されていた写真撮影の便宜が提供されないなど，信頼関係を破壊すべき事情が生じた場合には，催告の上解除することができると解される（民法５４１条）。また，本件利用許諾が，原告が著作権者である本件写真を，期限の定めなく無償で利用させることを内容とするものであることを考慮すると，上記解除することができる場合にはあたらない場合であっても，相手方が不測の損害を被ることのないよう，合理的な期間を設定して本件写真の利用の停止を求めた上で，同期間の経過をもって本件利用許諾を終了させることとする解約告知であれば，許容される余地はあるものと解される。
(3)原告による本件解約告知について
前記(1)の認定事実によれば，原告は本件写真を提供し，被告はこれを広報宣伝に利用するという関係が５年間にわたって継続され，本件利用許諾に関する特段の紛争はなかったところ，原告がP2より被告を退職する話を聞いたことを契機として，令和元年９月１３日，突如，被告に対し，本件写真の削除や第三者に提供した写真の削除等を要求し，これに応じなければ刑事事件となり，被告代表者が逮捕されるなどと告知したものである。
さらに，原告は，被告に対し，和解案と称して４０００万円の支払を要求し，これに応じず本件写真を削除することになれば，被告の広報活動が１年以上停止してメディアも離れていくことになると告知し，被告からの交渉や京都弁護士会での和解あっせんを拒否し，本件訴訟を提起したものであり，その際，本件利用許諾を解約する理由は，被告に対する報復である旨述べている。また，原告が被告に報復するのは，P2らから聞いた話により，被告代表者親子が被告を私物化し，P2らを退職に追い込んだと認識しているからだというのである。そうすると，原告が被告に対し本件写真の削除等を要求したことについて，被告が本来の目的以外に本件写真を利用した等，本件利用許諾それ自体に関する内容で，原告と被告との間の信頼関係が損なわれたとすべき事情は何ら主張されていないことになる。


また，原告は，P2に対する被告の扱いについて多々主張するところ，前記認定したところによれば，原告とP2の関係は，本件利用許諾のきっかけないし動機ではあっても，本件利用許諾自体は原告と被告との間に存するのであって，被告がP2の雇用を継続することが，本件利用許諾存続の条件とされているわけではない。原告は，令和元年９月末日の時点で原告と被告との信頼関係は修復困難な状態まで損なわれていたから，解約には正当な理由があると主張するが，同月１３日以前に，本件利用許諾に関し，原告と被告との信頼関係が損なわれたとは認められないし，P2の退職は，上述のとおり，本件利用許諾に関わるものではないから，これによって原告と被告との信頼関係が損なわれたということはできない。結局のところ，本件解約告知は，友人であるP2が退職を余儀なくされたことを快く思わない原告が，被告を困惑させ，あるいは被告に損害を与えることを目的としてしたものというほかないから，正当な理由があるとは認められない。(4)本件利用許諾に基づく利用許諾の終期について前記認定のとおり，本件利用許諾は期限の定めのないものであるが，被告の広報活動に利用するという目的の定めはあり，本件解約告知の時点で，被告はその目的に従って本件写真を利用していたのであるから，民法５９７条３項の類推により直ちに本件利用許諾が終了するとの原告の主張は失当である。また，前記(2)のとおり，本件利用許諾は，一方的に解約の告知をした場合であっても，相手方において不測の損害を回避するに足りる予告期間を経ることで終了すると解することも可能であるところ，前記(1)のとおり，本件写真は，年間を通じて貴船神社の神事等を撮影したものであって，同様の写真を撮影するためには１年以上の期間を要するものと認められるし，被告のウェブサイト等の広報媒体は，本件利用許諾の継続中に原告の助言を受けつつ大半を本件使用写真を利用するものとして構成されていたから，被告においてこれらの媒体を本件写真を使用しない形式で再構築する作業にも，相応の期間を要するものといえる。さらに，原告の本件写真の削除等の要求は，それまで良好な関係が続いていた中で突如として行われたものであるから，被告において，原告の真意を確認し，交渉の余地を探る等の対応を検討するためにも相応の期間を要するものといえる。これらの事情を考慮すると，原告が一方的に解約告知をした場合に，本件利用許諾の終了に至る予告期間としては，原告が削除等を要求した令和元年９月１３日から１年３か月後の令和２年１２月１２日までを要すると認めるのが相当である。原告は，ウェブサイトやYouTubeからデータを削除する作業は数時間あれば可能であり，被告はP2や巫女が撮影した多数の写真を保有していたから，令和元年９月末日までに対応することが可能であると主張する。
しかしながら，P2や巫女が撮影した写真とプロカメラマンである原告が撮影した写真の質が異なるのは明らかであり，前記(1)ウのとおり，原告自身も，原告の写真を全て削除することになれば被告の広報活動が１年間以上停止することになると考えていたものである。また，前記(3)のとおり，原告の本件解約告知の目的が被告を困惑させ，損害を与えることであったことからすれば，被告においてウェブサイト等の広報媒体の質が下がることを甘受すべきものとすることは相当ではなく，被告において損害を回避するに足りる合理的な期間としては，プロカメラマンによる本件使用写真と同種の写真撮影を前提に算定すべきものである。(5)以上によれば，本件解約告知によっては，本件利用許諾の効力は，令和２年１２月１２日以前に消滅することはないところ，被告は，同年１１月２３日に被告ウェブサイトにおいて本件使用写真の掲載を停止し，同年１２月２日にYouTubeの被告アカウントサイトにおいても本件使用写真の掲載を停止したのであるから，被告において本件使用写真に係る原告の著作権（公衆送信権）を侵害したものとは認められない。
なお，被告が本件使用写真のデータを被告のウェブサイトやYouTubeのサーバ上から削除したのは令和３年３月５日ないし同月１２日であるが，被告のウェブサイト等からのリンクはなく，単にサーバ上にデータが残存していたに過ぎず，データファイルの所在を知らない第三者がアクセスすることはできないから，この状態をもって被告が公衆送信権侵害行為をしたということはできない。したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の被告に対する著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権は認められない。２差止及び抹消，廃棄の必要性（争点２）について前記１(1)エのとおり，被告は，カンバス及びP5との間の業務委託契約に基づき，写真撮影及びウェブサイト等の更新を終え，本件使用写真を掲載しないように広告媒体の再構築を終えているものと認められ，本件写真のデータを全て削除したのであるから，被告において，将来，本件写真をインターネット上に掲載し，自動公衆送信又は送信可能化するおそれがあるとは認められない。したがって，原告の被告に対する本件写真の被告のウェブサイトへの掲載，自動公衆送信又は送信可能化の差止及び本件使用写真のデータの抹消，本件写真のデータの廃棄請求には理由がない。
第４結論
よって，原告の請求はいずれも理由がないから，これらをいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官
谷            有       恒
裁判官
杉      浦      一      輝
裁判官
峯          健    一    郎
（別紙省略）


令和５年２月２０日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成３０年（ワ）第１０５９０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日令和４年１１月１５日
判         決
原告トラタニ株式会社
同訴訟代理人弁護士今西康訓
同宇津呂修
同渡邉りつ子
同細場健太
同補佐人弁理士鈴江正二
同木村俊之
同吉村哲郎
同渡辺容子
被告株式会社タカギ
同訴訟代理人弁護士藤本英二
同富永夕子
同金順雅
同補佐人弁理士藤本英夫
同西村幸城
主         文
１被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、輸入し、販売し、又は販売のための申出をしてはならない。
２被告は、前項の各製品を廃棄せよ。
３被告は、原告に対し、２７６６万７６４５円及びこれに対する平成３０年１２月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用は、これを５分し、その２を原告の、その余を被告の負担とする。６この判決は、第３項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１、２項と同旨
２被告は、原告に対し、４４００万円及びこれに対する平成３０年１２月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は、後記特許権（以下「本件特許権」という。）の共有者である原告が、被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品（以下総称して「被告製品」といい、個別には目録記載の番号に応じて「被告製品１－１」などという。）が後記本件発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、特許法１００条１項及び２項に基づき、被告製品の製造販売等の差止め等を求めるとともに、民法７０９条に基づき損害金４４００万円及びこれに対する上記販売行為の後日である平成３０年１２月８日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。（損害賠償請求は、債権譲渡を受けた相共有者の持分に基づく分を含んでいる。）１前提事実（争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。枝番号のある証拠で枝番号の記載のないものは全ての枝番号を含む。）
(1)当事者
原告は、衣料品の製造、販売等を目的とする株式会社である。被告は、メリヤス製品及び布帛製品の製造販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件特許権
原告は、以下の特許（以下「本件特許」といい、その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。また、本件特許の特許請求の範囲請求項１に係る発明を「本件発明」という。）に係る特許権（本件特許権）を共有する。本件明細書の記載は、別紙特許公報記載のとおりである。
特許番号   特許第４２１３１９４号
発明の名称下肢用衣料
出願日    平成１７年８月２２日
登録日    平成２０年１１月７日
特許権者
原告、株式会社ゴールドウイン（令和２年４月１日、株式会社ゴールドウインテクニカルセンターを吸収合併して承継。甲６４、弁論の全趣旨。）
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。Ａ大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた
前身頃と、
Ｂこの前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に
連続する足刳り形成部を有した後身頃と、
Ｃ前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する
大腿部パーツとを有し、
Ｄ前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し、Ｅ前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し、Ｆ前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さより
も低い形状とし、
Ｇ前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し、Ｈ取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突
出する形状となることを特徴とする
Ｉ下肢用衣料。
(4)被告の行為
被告は、遅くとも平成２７年９月頃から被告製品１－１、同２－１及び同３－１の、遅くとも同年１２月頃から被告製品１－２、同２－２及び同３－２の、製造、輸入、販売及び販売のための申し出を行った。
(5)被告製品の構成及び構成要件の充足
原告が主張する被告製品の構成は、別紙被告製品の構成（原告主張）のとおりである。被告製品の構成のうち、本件発明に対応する部分の構成はいずれも同一であり、被告製品における構成要件の充足性の争点は共通である。被告製品は、本件発明の構成要件Ａ～Ｃ、Ｅ～Ｇ及びＩを充足する。
(6)原告による原告製品の販売
原告は、平成２１年５月頃には商品名をそれぞれ「美尻ローライズショーツ」（以下「１０７番製品」という。）及び「美尻ショーツ」（以下「４０７番製品」という。）とする製品の販売を開始し、平成２５年５月頃には商品名を「もっちりレースボックスショーツプレーン」とする製品（以下そのうち「セミ丈」とされるものを「２２０番製品」、「普通丈」とされるものを「４２０番製品」といい、これらと前記２つの製品を併せて「原告製品」という。）の販売を開始した（甲１１、１２、４８～５０）。
(7)相共有者の損害賠償請求権の譲渡
相共有者は、平成２８年６月１５日、被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を原告へ譲渡し、同月２３日、その旨を被告に通知した（甲５２）。
また、相共有者は、令和３年１月１５日、被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を原告へ譲渡し、同月１８日、その旨を被告に通知した（甲７２）。
なお、相共有者は、本件発明を実施していない。
２争点


(1)被告製品が構成要件Ｄを充足するか（争点１・請求原因）(2)被告製品が構成要件Ｈを充足するか（争点２・請求原因）(3)本件特許に明確性要件違反（特許法３６条６項２号）の無効理由が存するか
（争点３・抗弁）
(4)原告の被った損害額（争点４）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告製品が構成要件Ｄを充足するか）について
【原告の主張】
(1)「腸骨棘点付近」の意義
構成要件Ｄの「腸骨棘点」とは、人体の腸骨にある４つの棘である腸骨棘のうち、上前腸骨棘点を意味し、「腸骨棘点付近」とは、上前腸骨棘点を中心としつつ、下前腸骨棘点をも含む意味である。
本件明細書の記載によれば、本件発明の下肢用衣料は、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状に作られるものである。大腿部の屈曲により体表上に表れる鼠径溝が「お腹側の足の付け根」として上前腸骨棘と下前腸骨棘の間付近を通る部分とされること、及び本件発明の実施形態につき前身頃の足刳り形成部２４の一番高いところが足の付け根の腸骨棘点ａ付近を通過し、腸骨棘点ａ付近から前方の生地の立体方向性が確保される旨の本件明細書の記載を考慮すれば、「腸骨棘点ａ」とは、足の付け根である鼠径溝に位置すると理解できる。また、腸骨棘の一つである下前腸骨棘も鼠径溝に沿った位置にあるといえること、上前腸骨棘と下前腸骨棘とは２～３センチメートル離れているにとどまること、下肢用衣料の形状は着用者の身体的個体差や実際の着用方法ないし着用状態に左右されること、屈曲により体表上に表れる鼠径溝の形状ないし深さが屈曲の程度に左右されると考えられること等の事情を踏まえると、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状とすることを発明の効果とする本件発明の下肢用衣料につき、腸骨棘点「付近」の意義を限定的に解するのではなく、一定程度の広がりを有するものとして、前記のとおり解するのが相当である。
(2)構成要件Ｄの充足性
前記(1)のとおり、本件発明の下肢用衣料の形状は、着用者の身体的個体差等に左右されることから、構成要件Ｄの充足性の判断に当たっては、被告製品の設計時に想定されたであろう着用状態を前提として検討するべきである。被告製品の着用写真等からすると、設計時に想定された着用状態において、足刳り形成部の湾曲部分、すなわち脚口パーツと身頃部のパーツとの縫合線は、鼠径溝に沿うように位置している。
また、被告製品のＭサイズについて、人体の模型（服飾用途のボディ・フォーム）に着用させたものを撮影した写真と、成人女性のレントゲン写真とを重ね合わせた結果、被告製品の前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点は、上前腸骨棘付近から下前腸骨棘付近までに位置している。
したがって、被告製品は、いずれも、前身頃１２の足刳り形成部２４の湾曲した頂点が、下前腸骨棘付近、すなわち「腸骨棘点付近」に位置しているといえる。
よって、被告製品は、本件発明の構成要件Ｄを充足する。
【被告の主張】
(1)「腸骨棘点付近」について
ア「腸骨棘点付近」の意義
構成要件Ｄの「腸骨棘点」は上前腸骨棘点を意味し、「腸骨棘点付近」は、上前腸骨棘点の位置ないしその付近を指し、少なくとも下前腸骨棘点を含まない。
「腸骨棘点」の語は、上前腸骨棘点を指す意味で用いられる場合があり、上前腸骨棘の最下端の点を指す。「腸骨棘点」が、その余の３つの腸骨棘を意味する語として用いられる例は見当たらない。
イ本件明細書の記載
本件明細書には、本件発明の下肢用衣料は、股関節の屈伸運動が円滑に行われ、運動に適したものを提供することを目的として、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状に作られるものであり、その実施形態について、基本の立体形状が、着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿い、足の運動性に適した形状に形成されることや、足刳りのパターンの形状の工夫により身体の腸骨棘点ａ付近から前方の生地の立体的方向性が確保されるため、着用時に股関節の前方への屈伸抵抗が少なく運動しやすい等の記載がある。このような記載からすれば、本件発明の下肢用衣料は、着用者が軽く前屈みになり大腿部を屈曲させた姿勢に沿うという作用効果を実現するために、「前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点」が、着用者が前屈みの姿勢をとったときに大腿部が前方に突出する起点となる大腿部の最も高い位置（以下「起点」という。）にある必要がある。そして、人体の大腿部は、前屈みの姿勢をとると、その屈曲の深浅にかかわらず、上前腸骨棘の位置ないしその付近から前方に突出する。そのため、前記起点は、上前腸骨棘の位置付近にあるといえる。
これに対し、「前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点」が起点よりわずかでも下方にある場合、大腿部パーツが前方に突出する位置と起点とが合わず、着用者が大腿部を屈曲した姿勢に沿い、足の運動性に適した形状に形成されるという本件発明の作用効果は得られない。したがって、「腸骨棘点付近」に、起点よりも下方の位置は含まれない。
ウ技術常識
下肢用衣料において、脚開口部のカット状態がハイレグカットと言われる転子点から殿溝、陰部大腿溝及び上前腸骨棘点を通り、転子点に至る線に沿ってカットされたものにしなければ、脚の付け根部分（鼠径部）が圧迫され、足の動きが妨げられることは技術常識である。


本件明細書には、実施例における前身頃１２の足刳り形成部２４について、股底点脇から上方に延出して足の付け根の腸骨棘点ａ付近を通過し、大腿部外側上方の転子点ｂ付近の上方を通過して湾曲し、後側下向きに延出して、後身頃１４の足刳り形成部３２に連続すること、後身頃１４の足刳り形成部３２は、臀部の下端部に沿って股底点付近に達していること、足刳り形成部２４の一番高いところは腸骨棘点ａ付近であることが記載されている。当該記載にかかる「腸骨棘点ａ」、「転子点ｂ」、「臀部の下端部」及び「股底点付近」は、前記ハイレグカットの「上前腸骨棘点」、「転子点」、「殿溝」及び「陰部大腿溝」に相当する。これに加え本件明細書上の図１及び図２の記載をも考慮すると、前記のとおりの本件明細書の記載は実質的にはハイレグカットかそれより深いカットラインの採用に言及するものと把握される。本件明細書上、前記記載以外に、ハイレグカットより浅いカットラインの採用に言及するような記載は見当たらない。
したがって、本件発明の「腸骨棘点付近」とは、ハイレグカットかそれより深いカットラインに対応するものであると理解できる。
(2)被告製品は構成要件Ｄを備えないこと
消費者が実際に被告製品を着用する場合、被告製品における前身頃１２の足刳り形成部２４の湾曲した頂点は、上前腸骨棘及び下前腸骨棘よりも下方にある転子点に最も近い位置にある。
したがって、被告製品の「足刳り形成部の湾曲した頂点」は、上前腸骨棘の位置を意味する「腸骨棘点付近」に位置するとは言えない。このことは、仮に「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも、同様である。よって、被告製品は構成要件Ｄを充足しない。
(3)原告の主張に対する反論
原告は、被告製品の「足刳り形成部の湾曲した頂点」について、「被告製品の設計時に想定されたであろう着用状態」を前提として検討するべきであると主張する。
しかし、被告製品は、幅広い年齢層の一般女性消費者を念頭に置いたはき心地の良さという抽象的な着用状態を意識して設計されたものの、具体的着用状態を明確に特定して設計されたものではないため、原告が主張する着用状態を想定して検討するのは相当でない。
仮に、被告製品の設計時に想定されたであろう着用状態を想定した場合でも、被告において開発担当者と販売広告担当者は異なり、被告製品に係る宣伝文句は設計時に想定されたであろう着用状態を反映するものではない。また、被告製品は、消費者の動きによってヒップ部分がずり上がらない状態を保持できるよう、前身頃と脚口パーツの縫合部がそれほど上方に位置せず、少なくとも鼠径溝よりも下方に位置する状態で着用することが想定される。原告が提出する写真報告書は、使用された人体の模型のⅤラインが標準的な女性の鼠径溝のラインを示すものであるかが不明であるし、比較に用いられているレントゲン写真がインターネット上から引用された出所不明のものであり、一部が変形性股関節症と称する人物のもので標準的な体型のものとはいえなかったり、皮下組織の厚みを考慮しない縮尺が不正確な状態で照合していたりするなど、信用性が認められない。
２争点２（被告製品が構成要件Ｈを充足するか）について
【原告の主張】
(1)構成要件Ｈの意義
本件発明は、大腿部パーツの山の高さ（ｈ１）を足刳り形成部の前側の湾曲の深さ（ｈ２）よりも低い形状とし（構成要件Ｆ）、足刳り形成部の前側の湾曲部分の幅（ｗ２）よりも大腿部パーツの山の幅（ｗ１）が広く形成されること（構成要件Ｇ）、すなわち、特定の範囲において一定に保たれた足刳り形成部の湾曲部分の高さ及び幅と、大腿部パーツの山の高さ及び幅との関係（ｈ１＜ｈ２、ｗ１＞ｗ２）に起因して、足刳り形成部に取り付けられた筒状の大腿部パーツが、前身頃に対して前方に突出するという形状（構成要件Ｈ）が実現されるという点に技術的意義を有する。
このように、本件発明は、構成要件Ｆ及びＧにより構成要件Ｈを得ることを基本的な技術思想にしているが、このことは、構成要件Ｆ及びＧが構成要件Ｈを得るための十分条件であることを意味しない。衣料には様々な構成が考えられる上、各パーツが有機的に結合していることから、例えば、構成要件Ｆ及びＧによる大腿部パーツを前方へ突出させようとする作用に対し、それを妨げる方向に作用する構成が採用される等、構成要件Ｆ及びＧを充足する場合でも、構成要件Ｈを充足しない場合があり得るが、構成要件Ｈは、このような構成を除外する独自の技術的意義を有する。
(2)被告製品が構成要件Ｈを備えること
被告製品は構成要件Ｆ及びＧを充足する。また、被告製品には、構成要件Ｆ及びＧを充足した場合でも、脚口パーツの前方突出を阻害する構成は設けられていない。
被告製品の宣伝広告には、「平らなところに超立体ショーツを置くと、脚口がこんなにも立つんです。」、「脚口が超立体化」との宣伝文句や、脚口パーツが前方に突出していることを強調している写真が掲載されている。実際に、原告が保有する被告製品の現物は、前記の被告製品の宣伝広告写真と同様に、脚口パーツが前身頃に対して前方に突出している。
以上より、被告製品は、前身頃と後身頃の各足刳り形成部と、大腿部パーツとを取り付けた状態で、大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となっていることから、構成要件Ｈを充足する。
【被告の主張】
(1)構成要件Ｈの意義


原告は、構成要件Ｆ及びＧより構成要件Ｈが得られる旨を主張するが、構成要件Ｆと構成要件Ｈとの間に相関関係が存在することを本件明細書の記載から理解することができない。すなわち、本件明細書の記載によれば、本件発明の大腿部パーツ１８はわずかに内側に湾曲する曲線で形成された裾部３６が設けられているところ、この裾部３６を直線にした場合や外側に湾曲する曲線で形成した場合、裾部３６の形状によって大腿部パーツの山の高さ（ｈ１）は異なる。このｈ１の変化に伴い、足刳り形成部の前側の湾曲の深さ（ｈ２）も変化するか否かは不明であるが、変化しない場合はｈ１がｈ２より大きくなる場合があり、変化する場合には変化したｈ２をどのように特定すればよいのかが本件明細書の記載からは理解できない。しかし、いずれの場合でも、足刳り形成部２４及び２５に縫い付けられる大腿部パーツの山４０ａの縁部の形状は同一であるから、裾部３６の形状の違いによってｈ１＜ｈ２が成立するか否かにかかわらず、縫い付け後の大腿部パーツの前方突出の有無が変わらないのは自明である。したがつて、構成要件Ｆに係る大腿部パーツの山の高さ（ｈ１）と足刳り形成部の前側の湾曲の深さの関係と、大腿部パーツの前方突出（構成要件Ｈ）との間に相関関係はない。
構成要件Ｇは、大腿部パーツの山の幅（ｗ１）が足刳り形成部の前側の湾曲部分の幅（ｗ２）よりも広く形成されることを規定するが、その差の大きさについては何ら規定していない。故に、ｗ１とｗ２の差が均一かつ僅少である場合も含まれ、この場合構成要件Ｇによって得られる構成要件Ｈに係る大腿部パーツの突出は、目視で確認することができないような微小突出で足りる（以下当該解釈を「第１解釈」という。）。
一方、本件明細書には、本件発明の作用効果について、本件発明に係る下肢用衣料が「大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状」に作られ、股関節の屈伸運動に対して生地の伸長が少なく、生地に係る張力が小さい状態で運動を行うことができることにより、屈伸運動等の際に生地による抵抗が少なく、体にかかる負担が少なく円滑に運動することができる旨の記載がある。大腿部を屈曲した姿勢では、体幹部と大腿部とが「く」の字に折れ曲がった状態になること等を踏まえれば、この「大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状」を実現するため、構成要件Ｈに係る大腿部パーツは、一律に前方に突出する形状をいうのではなく、その下側ほど前方に大きく突出する形状をしている必要がある（以下当該解釈を「第２解釈」という。）。
第１解釈を採った場合、構成要件Ｈに係る大腿部パーツの突出が、下側ほど前方に大きく突出する形状ではない、目視で確認することができないような微小突出を含むため、本件発明が発明の効果を奏しないことになる。また、第２解釈を採った場合、ｗ１とｗ２の差の大きさについて何ら規定しない構成要件Ｇによっては大腿部パーツがその下側ほど前方に大きく突出する形状をしているとの構成要件Ｈが得られないことになる。
このように、第１解釈及び第２解釈のいずれにも問題があり、他の解釈が存在する可能性もあるが、その内容が不明である。したがって、構成要件Ｈは合理的に解釈することができない。
(2)被告製品が構成要件Ｈを備えないこと
被告製品が、前記(1)のとおり合理的に解釈することができない構成要件Ｈを充足することはない。
３争点３（本件特許に明確性要件違反（特許法３６条６項２号）の無効理由が存するか）について
【被告の主張】
構成要件Ｈは、「取付状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となる」というものであるが、前記２【被告の主張】のとおり合理的に解釈することができない。
原告は、構成要件Ｆ及びＧを充足しながら、それを阻害する要因がある場合には大腿部パーツが前方に突出しない場合があり、構成要件Ｈを独立に規定する意義がある旨を主張するが、構成要件Ｆ及びＧによる大腿部パーツを前方突出させようとする作用と、これを妨げる作用の大小の比較方法が不明であるため、構成要件Ｈの充足性を明確に判断することができない。このように、構成要件Ｈは、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確である。
以上のとおり、構成要件Ｈを含む本件発明は明確でなく、本件特許には、特許法３６条６項２号違反の無効理由（特許法１２３条１項４号）があることとなり、その権利行使は制限されるべきである（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
被告主張の、第１解釈についてみると、本件発明においては、大腿部の山の頂点と、足刳り形成部の前側の湾曲部分の頂点とは互いに縫い合わされることを前提とするものであり、そのような場合にｗ１とｗ２の差が均一となることはないから、このような場合が含まれることを前提とする解釈は失当である。第２解釈については、構成要件Ｆを考慮していないため失当である。すなわち、構成要件Ｇは、構成要件Ｆにより、同じ頂点から出発した場合に、足刳り形成部の前側の湾曲部分の深さよりも、大腿部パーツの山の高さ（長さ）が短い状態で実現されるため、大腿部パーツの山の形状は、裾の部分に近づくほど大腿部パーツの山の幅（ｗ１）と足刳り形成部の前側の湾曲の幅（ｗ２）の差が大きくなり、取付状態において大腿部パーツが下側ほど前方に大きく突出する形状となることから、第２解釈もとれない。
構成要件Ｈは、最終的に「取り付け状態で筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となること」が示されれば充足性を判断できるため、構成要件Ｆ及びＧの作用とこれを阻害する作用の大きさを個別に比較できる必要はない。以上のとおり、構成要件Ｈは明確である。
４争点４（原告の被った損害額）について
【原告の主張】
(1)特許法１０２条１項の推定が適用できること
ア許法１０２条１項１号の特許権者等が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる。


イ原告が平成２１年５月頃から販売する製品（１０７番製品及び４０７番製品）及び平成２５年５月から販売する製品（２２０番製品及び４２０番製品）は、被告製品のスタンダード丈又はショート丈に相当する。原告製品及び被告製品は、いずれも①脚口の部分が前方に突出するように構成され、②脚口部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴（以下「本件特徴①」などといい、総称して「本件各特徴」という。）を有し、広告宣伝においても本件各特徴を強調して需要者を勧誘している。
ＥＣサイト「楽天市場」内の被告のインターネット通販サイトに掲載されたユーザーレビューによれば、被告製品の購入動機として原告の製品と比較するため又は乗り替えを挙げる需要者が数多く存在する。これは、被告製品の販売によって原告の利益が直接奪われていることを示すものである。ウ以上より、原告製品は、特許法１０２条１項１号の「侵害行為がなければ販売することができた物」に該当し、同項の適用がある。
(2)推定される損害額
ア被告製品の譲渡数量
平成２７年９月から現在までの被告製品の譲渡数量は４万７０７３枚である。
イ原告製品の単位数量当たりの利益の額
本件で採用された計算鑑定の結果を以下のとおり修正したものが原告製品の単位数量当たりの利益の額となり、その額は１枚当たり●（省略）●円である。
(ｱ)送料及び手数料
送料手数料は原告がサービスの一環としてその一部を負担していること等を踏まえると、当該送料手数料を除いた場合の限界利益率を採用するべきである。
(ｲ)外注工賃（派遣費用）
「外注工賃（派遣費用）」は、主に派遣従業員に関する費用である。派遣従業員の作業内容の約８割が検品作業であり、検品作業の対象には、ネット販売分のみならず卸売販売分も含まれるから、これを考慮する必要がある。
(ｳ)広告宣伝費
原告が行っているインターネット上の宣伝広告は、原告製品に直接向けられたものではない。特に、原告が楽天市場において広告枠を一定期間買い取る定額方式で支出した分については、掲載期間、場所及び時期等によって金額が変動するものの、需要者のクリック数や表示回数によって変動するものではなく、既に投入済みの固定費である。
(ｴ)荷造運賃
後納郵便は、卸売販売に要した送料や梱包費も含まれているため、卸売販売された原告製品の数を含めて按分するべきである。
(ｵ)ＥＣサイト手数料、代引手数料
これらの費用は、原告が顧客に対するサービスの一環としてその一部を負担しているものであり、特許権の侵害者が販売した分までこのようなサービスを行うことを前提として経費として控除することは公平に反し、相当でない。
(ｶ)給料手当・賞与
固定給の従業員２名の業務は管理業務であり、その給与賞与は原告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費ではない。また、パート従業員の作業内容は前記(ｲ)の派遣従業員と同様、卸売り販売分も含める必要がある。
(3)原告の実施能力
原告は、複数の下請メーカーに製造委託する方法で原告製品を生産しており、平成２７年９月１日から平成２８年８月末日までの１年間における原告製品の販売総数は合計●（省略）●枚である。同じ期間における原告の製品の総販売枚数は●（省略）●枚である。したがって、仮に被告製品の販売数量に相当する分の需要が原告製品に向かったとしても、原告は、それに対応できる実施能力を有する。
(4)「販売することができないとする事情」について（被告主張に対する反論）
アハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にはないハイウエストタイプの製品が含まれる。この点につき、特許権者である原告が販売することができないとする事情に該当すると認められるとしても、当該事情による影響はかなり限定的なものである。当該事情に相当する数量が被告製品の譲渡数量全体の５パーセントを超えることはない。仮に、原告製品よりも低価格であることが販売することができないとする事情として認められる場合でも、前記割合の範囲内である。
イ競合品の存在
被告は、ショーツの外形構造を無視して、原告製品及び被告製品とは類似しない製品を競合品というものであって相当でない。
市場に多種多様な外形構造を有するショーツが販売されている事実を踏まえれば、ショーツの外形構造が需要者の購買動機に大きく影響しているのは明らかである。現に、被告も「超立体ショーツ」という商品の外形構造を端的に示す商品名を前面に打ち出して需要者を勧誘している。
ウ被告製品固有の特徴
被告製品の主たる特徴は、「超立体ショーツ」という製品名に示されるとおり、本件各特徴にあり、この点が主要な顧客誘引力を有している。被告各特徴はいずれも目新しいものではなく、仮に、被告製品が肌に優しい、履きやすいという特徴を有していたとしても、その顧客誘引力は、本件各特徴によるものを凌駕するほどのものではない。
エ価格差
価格差が「販売することができないとする事情」に該当するためには、単に原告製品と被告製品との間に価格差が存在するというだけでは足りず、その相違によって両製品の市場が同一であるとは評価し得ないほどのものである必要がある。
本件では、原告製品と被告製品の需要者が共通し、被告製品によって原告製品の需要者が直接奪われている関係にあるため、両製品の価格差は本来「販売することができないとする事情」には該当せず、仮にこれが考慮されるとしても、その影響は限定的である。
オ被告の営業努力
被告が主張する事情は、被告製品のみに限られるものではなく、被告が製造販売する製品全てに言えるものである。当該事情により被告製品に対する需要者の購買動機が形成されているとは言い難く、また通常の営業努力を超えた格別の営業努力もない。
(5)特許法１０１条１項２号の適用に係る料率について被告は、本件発明を実施することにより、被告製品において本件各特徴を実現している。本件各特徴は、需要者に対する大きな訴求力となっている。また、原告と被告は、その製品の市場が共通する完全な競合関係にあり、通常であれば、被告は原告からの実施許諾を期待できない。さらに、原告と被告の間には、本件に先立ち、本件特許権侵害を理由とする別の被告製品に係る侵害訴訟が係属していた経緯があり、被告は、当該訴訟係属中に被告製品を製造販売していたと考えられるから、その製造販売につき故意又は重過失がある。
以上より、本件における実施料率は２０パーセントを下らない。
(6)まとめ
以上より、下記アないしエの合計４３３６万５７６３円が、原告の被った損害額である（なお、原告は、請求２項記載の請求額は維持している。）。
ア特許法１０２条１項１号に基づく損害額


被告製品の譲渡数量４万７０７３枚×原告製品１枚当たりの限界利益の額●（省略）●円×特定数量を控除した割合（９５パーセント）＝●（省略）
●円
イ特許法１０２条１項２号に基づく損害額
被告製品の譲渡数量４万７０７３枚×特定数量（５パーセント）×被告製品の平均価格（加重平均）１１０４円×相当実施料率（２０パーセント）＝
５１万９６８５円
ウ消費税相当額
消費税法上、無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金については、資産の譲渡等の対価に該当する。本件において原告が受けるべき損害賠償金は、判決が確定して初めて収受し得るものであり、それによって初めて課税対象となるため、適用すべき消費税率は１０パーセントが相当である。
アとイの合計●（省略）●円×１０パーセント＝●（省略）●円
エ弁護士費用等
原告は、被告による本件特許権侵害行為により、本件訴訟の提起を余儀なくされ、その遂行のために弁護士及び弁理士に依頼せざるを得なかった。本件の弁護士費用等は、アないしウの合計額●（省略）●円の１０パーセントである●（省略）●円が相当である。
【被告の主張】
(1)特許法１０２条１項の推定適用の基礎を欠くこと被告製品は、本件特徴②のほか、原告製品と異なり、①ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、②繊維が長くソフトな生地となる高級なスーピマコットンを使用し、③縫い目が肌に直接当たらず、④品質タグを転写プリントに変更する（以下番号に応じて「被告特徴①」などといい、総称して「被告各特徴」という。）など、素材及び縫合等の観点からも改良及び工夫を重ね、肌に優しい履きやすさを兼ね備えている点に特徴があり、被告のウェブサイトにおいても、この点を需要者に強く訴求している。
原告製品は、肌に優しい履きやすさを特徴として販売しているわけではなく、被告製品の代替性を有するとはいえない。
また、原告が指摘する楽天市場のユーザーレビューは、被告が販売する複数の商品のうちどの品番の商品を対象とするものか不明であるし、総数のうちわずかなものにすぎない。
したがって、原告製品は、特許法１０２条１項１号の「侵害行為がなければ販売することができた物」には該当しない。
(2)被告製品の譲渡数量
被告は、被告製品を海外にある工場及び国内の関連会社から仕入れているところ、平成２７年９月から現在まで、被告製品の仕入数量●（省略）●から、サンプル品や不良品等として販売されなかった分として５パーセントを控除した●（省略）●が実際に販売されたことは争わない。
(3)単位数量当たりの利益の額
限界利益の算出にあっては、計算鑑定の結果に示された考え方を援用する。原告製品のうち、原告が直接管理運営するサイトのみで販売されているとする１０７番製品及び４０７番製品の販売総数は合計●（省略）●枚であり、楽天市場で販売されている２２０番製品及び４２０番製品の販売枚数合計●（省略）●枚の１パーセント以下であることから、１０７番製品及び４０７番製品を考慮すべき実質的な理由はない。
以上より、原告製品に係る送料手数料を含んだ場合の２２０番製品及び４２０番製品の１枚当たりの限界利益は●（省略）●円及び●（省略）●円である。したがって、原告製品の１枚当たりの限界利益は、これらのおおよその平均である●（省略）●円とするのが相当である。
(4)販売することができないとする事情について
ア競合品について
機能性ショーツは、一定の機能が備わっているかどうかが重要であり、外形構造に特定の特徴があるか否かは需要者が求める実質的なポイントではない。したがって、動いてもずり上がらない、くい込まない、裾が巻き上がらないといった、需要者が求める機能が備わっていると理解される商品であれば、商品の外形において、脚口パーツを含みかつ脚口部分が前方に突出するように構成されているか否かにかかわらず需要者の購入動機となり得、競合品といえる。
平成２８年当時、前記の機能を備える商品は多数存在し、アツギ、ワコール、グンゼといった大手メーカーが販売する商品を含む複数の商品は、ずり上がらない等の機能に関する宣伝文句に加えて、「立体」等の表現を用いてショーツの構造に関して宣伝広告をしていた。
したがって、仮に被告製品が販売されていなかったとしても、需要者は、前記のとおりの多数の競合品の中から、原告製品よりも安価な商品を選択して購入する蓋然性が高い。よって、原告製品が購入された可能性があるとしても、その数量はわずかというべきである。
イ被告製品固有の特徴
被告製品は、被告各特徴を有し、肌に優しい特徴を備えている一方、原告製品は、ウエストにゴムが使用され、素材は被告製品よりも低品質のコットンを使用し、縫い目や品質タグも肌に直接当たるなど、被告製品のような特徴を備えていない。そのため、被告製品は、原告製品よりも格段に履き心地が良い。
楽天市場において「肌にやさしいショーツ」との文言で検索した結果として４９２５件の記事が掲載されることからしても、肌に優しいことはショーツの需要者にとって関心の高いキーワードであるといえる。原告製品を販売するウェブサイト等には、「肌にやさしい」というキーワードがほとんど使用されていない。被告は、これらのキーワードやこれらに関する説明を被告のウェブサイト等で複数回使用し、需要者からの支持を得ている。被告製品のような肌に優しい履きやすさを特徴としない原告製品を購入する需要者は、被告製品の購入者の半数以下と考えられる。
ウハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品と異なり、ハイウエストタイプが存在するため、原告に販売することができないとする事情が認められる。
エ販売価格
原告製品及び被告製品の販売価格は、普通丈について、原告製品のうち４０７番製品が２５００円、４２０番製品が１５００円であるのに対し、被告製品１－１が平均１０７９円、被告製品１－２が平均１０７９円であり、ショート丈の製品について、原告製品のうち１０７番製品が２５００円、２２０番製品が１５００円であるのに対し、被告製品２－１が平均１００５円、被告製品２－２が平均１００５円である。
ショーツは日常的に使用する消耗品であり、被告製品の想定顧客層は特に価格に敏感である。当該層が代替品を探す場合は同価格のものを購入するケースが大半であると考えられる。


また、価格が需要者の商品購入において極めて重要な要素であることは、どちらもずり上がり防止等を宣伝した普通丈のショーツである原告製品の４０７番製品（価格２５００円）と４２０番製品（価格１５００円）とを比較した場合、価格が安価な４２０番製品が約●（省略）●倍売れていること等からも明らかである。これらの原告製品は、価格差が約１．７倍の差で販売数量差が約●（省略）●倍であるところ、被告製品の普通丈の平均販売価格（１０７９円）は、１５００円の４２０番製品と約１．４倍の価格差があることから、約●（省略）●倍の販売数量差が生じる計算となる。そうすると、仮に被告製品のうち普通丈の製品が販売されていない場合でも、４２０番製品が購入される数量は当該被告製品の販売数量の●（省略）●程度となる。同様に、原告製品のうちショート丈の１０７番製品と２２０番製品の価格差及び販売数量差を踏まえると、仮に被告製品のうちショート丈の製品が販売されていない場合でも、ショート丈の原告製品のうちより安価かつ売れている２２０番製品が購入される数量は、当該被告製品の販売数量の●（省略）●程度と考えられる。
オ被告の営業努力
被告は、肌に優しい履きやすい下着を合理的な価格、かつ安定的に需要者へ提供するため、日本国内のみならずベトナムや中国といった海外においても優良な仕入先を獲得し、長崎、ベトナム、中国に自社工場を設け、商品のコンセプトコストにあった生産体制を徐々に構築してきた。被告製品は、かかる被告の営業努力によって、良質な製品の安定供給を実現した結果販売に繋がったのであり、このような被告の営業努力は「原告が販売することができないとする事情」として考慮されるべきである。
カ本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」につき、仮に、上前腸骨棘を中心としつつ、下前腸骨棘付近をも含むものと解される場合、本件発明は、その作用効果を奏する範囲と奏しない範囲の両方を含むことになる。具体的には、足刳りラインにハイレグカットを採用した場合はその作用効果を奏するものの、ハイレグカットを採用せずこれより浅いラインにした場合は、足刳り形成部の前側の湾曲するラインが足を曲げたときの太もも付け根の屈曲位置よりも下方を通り、太ももが構成要件Ｈにおいて大腿部パーツを前方に突出させた位置よりも上方から前方に突出し、構成要件Ｈにおいて大腿部パーツを前方に突出させていることが無駄になり、股関節の屈曲運動への追従性が不十分となるため、その作用効果を奏しない。
足刳りラインにハイレグカットを採用していない被告製品は、本件発明に係る技術的手段によってその作用効果を奏するものではないから、被告製品に対する本件特許発明の寄与度は零である。
キ実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告製品の着用状態は、着用する個人の体形差に影響される。また、ショーツは、着用方法があることを前提として売買されるものではなく、購入者も宣伝文句にとらわれることなく履きやすいように履いていると考えるのが自然である。
以上の事情から、身体的個体差等の影響により、少なくとも一定以上の割合の被告製品については、構成要件Ｄの「湾曲した頂点」が「腸骨棘点付近」に位置しない着用がされる可能性は否定されない。このように本件発明の構成要件を充足しない状態で被告製品が着用される場合、本件特許権の侵害が成立せず、当該侵害に基づく損害も発生しないため、被告製品について、構成要件Ｄを充足しない状態で着用される割合に応じて損害額の推定が覆滅されるべきである。
(5)特許法１０１条１項２号の規定による損害が観念できないこと特許権者が侵害者に対しライセンスの意思がないことが明白であり、ライセンスの機会を自ら放棄したものであって喪失したと評価できない場合には、特許法１０２条１項２号括弧書に該当し、同号に基づく実施料相当額の損害は認められない。
原告は、自社のウェブサイトにおいて、本件特許権侵害に基づく訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしており、ライセンスの機会を自ら放棄したものであり、喪失したとは言えない。
よって、本件において、特許法１０２条１項２号に基づく損害は認められない。仮に、本件において同号が適用されるとしても、前記エのとおりの事情を踏まえると、相当実施料率は１パーセントを超えない。
(6)その余の原告の主張について
特許法１０２条１項に基づく損害額については前記のとおりであり、原告が主張する消費税相当額並びに弁護士費用等は争う。
なお、消費税相当額を考える際は、被告製品が販売されていた期間の消費税率である８パーセントが適用されるべきである。
第４判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には、次の記載がある。
ア技術分野
この発明は、大腿部を覆う形状のインナーやスポーツウエア等の下肢用衣料に関する（【0001】）。
イ背景技術
従来、市場に出ているスパッツ類の大半は、下胴部と大腿部が一枚の布で繋がっており、運動性は素材の伸びに頼っているものが大半である。その中で、大腿部の動きを阻害しない工夫としては、高い伸縮性を有する素材を使用する程度であった（【0002】）。
その他、例えば所定形状のパーツを縫い合わせて着用感を良好なものにするスパッツ…がある（【0003】）。
上記従来のスパッツ類は、基本が直立姿勢に合わせたパターンであるため、これら個々の工夫では股関節の屈曲運動への追従は不十分であった。特に、前屈みになる姿勢をとったり、足を前に上げたりしゃがんだりして、股関節を大きく屈伸することが多いスポーツ種目では、より身体の動きに対応した形状が求められていた（【0004】）。
また、従来のスパッツ類は、臀部には生地が伸びて張力が発生して圧力がかかり、大腿部にも押さえられる方向に力がかかり、運動を妨げる抵抗が身体に生じていた。その他、足刳り部を切り替えて下胴部と大腿部を別々のパーツとし、繋ぎ合わせた製品も提案されているが、伸縮性や運動追従性が十分なものではなかった（【0005】）。
この発明は、上記従来の技術の問題点に鑑みてなされたものであり、股関節の屈伸運動が円滑に行われ、運動に適した下肢用衣料を提供することを目的とする（【0006】）。
ウ課題を解決するための手段


本発明は、大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と、この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と、前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し、前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し、前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し、前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし、前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し、取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となる下肢用衣料である（【0007】）。
エ発明の効果
本発明の下肢用衣料は、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状に作られ、股関節の屈伸運動に対して生地の伸張が少なく、生地にかかる張力が小さい状態で運動を行うことができる。これにより、屈伸運動等の際に生地による抵抗が少なく、体にかかる負担が少なく円滑に運動することができる（【0011】）。
(2)本件発明の技術的意義
本件明細書の記載（前記(1)）によれば、従来、大腿部を覆う形状の下肢用衣料において、着用者が運動した場合の身体の動きの追従性については、素材の伸縮性に頼るものが大半であり、また基本の形状が直立姿勢に合わせたパターンであるため、股関節の屈曲運動への追従が不十分である等の課題を有していたところ、本件発明は、股関節の屈伸運動が円滑に行われ、運動に適した下肢用衣料を提供することを目的として、前身頃及び後身頃に設けられた各足刳り形成部の形状や、大腿部パーツの形状等を工夫することにより、取り付け状態で筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状とすることで、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状の下肢用衣料、すなわち股関節の屈伸運動等に対して生地の伸張が少なく、生地に係る張力が小さいため、抵抗が少なく体にかかる負担が少ない状態で、円滑に運動をすることを可能とし、前記の目的に沿う下肢用衣料を提供するものである。
２争点１（被告製品が構成要件Ｄを充足するか）について
(1)「腸骨棘点付近」の意義
ア特許請求の範囲の記載
本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、本件発明の「前身頃」は、「大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳り」となる「足刳り形成部」を備え（構成要件Ａ）、当該「前身頃の足刳り形成部」の「湾曲した頂点」が「腸骨棘点付近」に位置すること（構成要件Ｄ）が理解できる。また、構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」は、その文言から、「腸骨棘点」の「付近」であることが理解できる。
当該「腸骨棘点」が上前腸骨棘を意味することについては当事者間に争いがないものの、本件発明の特許請求の範囲には、「腸骨棘点付近」の意義について規定した記載はない。
イ本件明細書の記載
(ｱ)本件明細書には、「腸骨棘点付近」及び本件発明の下肢用衣料の形状等に関し、次のとおりの記載がある。
足刳り形成部は、身体の転子点付近から腸骨棘点付近を通り股底点脇付近に至る湾曲した足刳り部分と、前記転子点付近から股底点脇まで膨らんだ曲線で臀部裾ラインを包み込み、且つ臀部裾部分に密着する形状である（【0009】）。
この発明の実施形態…の下肢用衣料…スパッツ１０は、伸縮性を有する編地等の生地で作られ…下胴部の前側から両脇までを覆う前身頃１２と、下胴部の後側を覆う後身頃１４と、…股部パーツ１６から成る。さらに、前身頃１２と後身頃１４、股部パーツ１６で形成され大腿部が挿通する開口部に、大腿部を覆うように筒形に形成された一対の大腿部パーツ１８が設けられている（【0014】）。
図３はスパッツ１０を展開した状態を示したものであり、前身頃１２は、ウエスト部２０と、ウエスト部２０の両側の大腿部付け根の腸骨棘点ａ付近で、ウエスト部２０に対してほぼ直角に裁断された腰部前側縁２２が設けられている。腰部前側縁２２の身体前中央側には、腰部前側縁２２の下端部から連続して切り欠かれた一対の足刳り部を形成する足刳り形成部２４が各々設けられている（【0015】）。
スパッツ１０の製造方法は、…一連に連結された各足刳り形成部２４、２５、３２、４６に大腿部パーツ１８の足付根部４０を縫い合わせる（【0023】）。縫い合わされたスパッツ１０は、後身頃１４の足刳り形成部３２が丸く下方に回り込み、筒状に形成された大腿部パーツ１８が前方の斜め下方に突出する立体形状となる。即ち、基本の立体形状が、着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿う形状になっており、足の運動性に適した形状に形成される（【0025】）。
縫製されたスパッツ１０を着用したとき、前身頃１２の足刳り形成部２４は、図１に示すように、股底点脇から上方に延出して足の付け根の腸骨棘点ａ付近を通過し、大腿部外側上方の転子点ｂ付近の上方を通過して湾曲し、後側下向きに延出して、後身頃１４の足刳り形成部３２に連続する。…足刳り形成部２４の一番高いところは腸骨棘点ａ付近である（【0026】）。この実施形態のスパッツ１０によれば、伸縮性のある素材を使用し、臀部の生地分量を確保し、足刳りのパターンの形状の工夫により、身体の腸骨棘点ａ付近から前方の生地の立体的方向性が確保されるため、着用時に股関節の前方への屈伸抵抗が少なく運動しやすく、疲れにくいものである（【0027】）。
【図１】             【図３】


(ｲ)前記(ｱ)の記載からすれば、「腸骨棘点ａ付近」は「腸骨棘点付近」と同義であり、「大腿部付け根」又は「足の付け根」と表現される部位に位置すると理解できる（【0009】【0015】【0026】）。また、本件発明の下肢用衣料の足刳り形成部は、大腿部パーツとの縫合線と一致し（【0023】）、筒状に形成された大腿部パーツが腸骨棘点付近を頂点として前方斜め下方に突出する立体形状となることで、着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿うこと（【0025】ないし【0027】）が理解できる。
以上を踏まえると、「腸骨棘点付近」とは、腹部と大腿部の境目であり、大腿部を屈曲したときに折れ曲がる部分に位置するものと解することができる。
ウ技術常識等
人体の「腸骨」には、「腸骨棘」といわれる４つの棘（上前腸骨棘、下前腸骨棘、上後腸骨棘及び下後腸骨棘）がある。このうち、上前腸骨棘及び下前腸骨棘は、人体の正面側（腹側）に位置し、上前腸骨棘は腸骨稜の前端であり、上前腸骨棘から寛骨臼にたどる途中の前縁の膨らみが下前腸骨棘である（甲２０（医学大辞典））。
また、証拠によれば、人体の「鼠径溝」は、「足と体幹との間の皺」（甲２９）、「腹壁と大腿前面との境界」（甲４３）、「下肢と腹部との境は前面では前腸骨棘から恥骨結合に向かって引いた直線で、この線は内部にある鼠径靭帯にほぼ一致した浅い溝である。これを鼠径溝といい、大腿を前に上げると皮膚がここで折れ曲がる。」（乙３１）及び「大腿前面と腹壁との間の溝」（乙３２）等と定義されていること、鼠径溝は鼠径靭帯よりも１～３センチメートル尾側（身体の下側）にあること（甲２８、２９。ただし、ほぼ一致すると表現する文献（乙３１）もある。）、鼠径靭帯は上前腸骨棘から恥骨の間を張っていること（乙２１、３２、３４、３５）、下前腸骨棘は上前腸骨棘から２～３センチメートル下内方（身体の奥側）に位置していること（甲１９、乙１８）、股関節を屈曲する際の主動作筋である大腿直筋の近位付着部が下前腸骨棘であること（甲３０、乙３５）がそれぞれ認められる。
エ検討
前記ア及びイのとおり、「腸骨棘点付近」とは、上前腸骨棘の「付近」を意味し、「大腿部付け根」又は「足の付け根」と表現される部位に位置し、腹部と大腿部の境目であり、大腿部を屈曲したときに折れ曲がる部分に位置することが理解できる。
そもそも、本件発明の下肢用衣料は、伸縮性を有する生地で作られていることに加え（【0014】）、衣料である以上、その形状が着用者の身体的個体差や実際の着用方法ないし着用状態に一定程度左右されることが当然に想定されているといえる。「腸骨棘点付近」のうち「付近」との文言も、足刳り形成部の湾曲した頂点の位置について「腸骨棘点」という指標を定めつつ、当該位置に完全に一致しない場合が当然に想定されることから、一定の幅を持つために付加された文言と理解できる。
そして、前記ウのとおり、人体の鼠径溝は、腹壁と大腿部との境界であり、大腿部を曲げた際に皮膚が折れ曲がる溝であると理解でき、本件明細書において腸骨棘点（上前腸骨棘）付近が位置する「大腿部付け根」又は「足の付け根」と表現される部位に一致するといえる。前記ウのとおり、鼠径溝は、上前腸骨棘から延びる鼠径靭帯とほぼ一致するか、その１～３センチメートル尾側に位置しているところ、下前腸骨棘が上前腸骨棘から下内方に２～３センチメートルの箇所に位置していること等を踏まえれば、下前腸骨棘も、概ね鼠径溝に沿った位置にあるといえる。そのため、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘が含まれる場合でも、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状に作られ、円滑な運動を可能とする下肢用衣料という本件発明の効果を奏するといえる。
一方で、「スパッツ１０を着用したとき、前身頃１２の足刳り形成部２４は、…股底点脇から上方に延出して足の付け根の腸骨棘点ａ付近を通過し、大腿部外側上方の転子点ｂ付近の上方を通過して湾曲し…」との本件明細書の記載（【0026】）及び図１を踏まえれば、「転子点ｂ付近」に含まれる場所は「腸骨棘点ａ付近」とは異なる範囲として記載されていると理解できる。ここで、「転子点ｂ」について本件明細書上明確な定義はされていないが、前記の「大腿部外側上方の転子点ｂ」との文言、図１及び大腿骨の「大転子」の位置（甲２７、乙２１）等を踏まえると、「転子点ｂ」とは、大転子の最も外側の点をいうものと解される。
以上より、「腸骨棘点付近」とは、上前腸骨棘を中心としつつ、下前腸骨棘付近をも含み、下前腸骨棘付近から外れた大転子の最も外側の点付近は含まないものと解される。
オ被告の主張について
被告は、本件明細書の記載を踏まえれば、本件発明に係る下肢用衣料の「足刳り形成部の湾曲した頂点」が、着用者が前屈みの姿勢をとったときに大腿部が前方に突出する起点となる大腿部の最も高い位置（起点）にある必要があること、当該起点が上前腸骨棘点の位置付近にあること、起点よりもわずかでも下方にある場合には、本件発明の作用効果が得られないため、下前腸骨棘付近は「腸骨棘点付近」に含まれないこと等を主張する。しかし、被告が主張する「起点」は、その位置が当業者の通常の理解において明確に特定できるとは認めるに足りず、また、前記本件明細書の記載その他技術常識等から、当該「起点」からわずかでも下方にある場合に本件発明の作用効果が得られないとも認め難い。また、足刳り形成部の湾曲した頂点が下前腸骨棘付近に位置する場合でも本件発明の効果を奏するといえること（前記ウ及びエ）等を踏まえれば、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近が含まれないとする被告の主張は採用できない。
そのほか、被告は、下肢用衣料において、脚開口部がいわゆるハイレグカットと言われる形状でない場合、足の付け根部分が衣料に圧迫され、足の動きが妨げられることが技術常識であると主張する。しかし、このような技術常識が存するとは認めるに足りず、この点の被告の主張も採用できない。
(2)構成要件Ｄを備えるかどうかについて


ア構成要件Ｄは、着用状態における本件発明の足刳り形成部の湾曲した頂点の位置を特定したものであるところ、前記のとおり下肢用衣料の着用状態は着用者の身体的個体差等に左右されることに鑑みると、その充足性の判断に当たっては、被告製品の設計時に想定されたであろう着用状態を前提として、検討することが相当である。
イ被告製品の前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点は、いずれも、前身頃パーツと後身頃パーツの縫合線と、各身頃パーツの足刳り形成部と脚口パーツとが縫合された縫合線との交点であると認められる（弁論の全趣旨）。ウ被告製品は、いずれも、販売するウェブサイトにおいて、「超立体ショーツ」、「ヒップずり上がらない！！」、「裾口ピタッとフィット！！」、「平らなところに超立体ショーツを置くと、脚口がこんなにも立つんです」、「これが人間の身体＝立体“超立体ショーツ”のはきやすさの理由です」、「特殊なパターン設計で超立体のシルエットを実現。裾口がピッタリフィットし、ヒップずり上がらない！」、「脚口が超立体」等と説明されている。また、被告製品を実在の人物が着用した上で、身体をやや斜めに傾け大腿部を前側に出した様子を撮影した着用写真が掲載されている。（甲３～８、２３、２４）。このような説明及び着用写真からすれば、被告製品は、裾口ないし脚口、すなわち大腿部パーツが大腿部にしっかりと沿い、かつ脚口が立体化していることが理解できる。また、臀部の生地（パーツ）が上方に上がらないことを実現するには、体前部の生地についても、裾口が上方へずり上がらないことが必要であって、被告製品はそのために裾口（脚口）と身頃部分の縫合線が、鼠径溝に沿うよう構造を採用し、そのように着用することを想定した製品であると理解できる。前記着用写真からうかがわれる着用状態を見ても、被告製品の脚口部のパーツと身頃部のパーツとの縫合線が鼠径溝に沿うように着用されており、少なくとも、当該縫合線の頂点（各身頃部の縫合線との交点）が転子点寄りに位置していないと認められる。以上に加え、被告製品を人体の模型に着用させた状態を撮影した写真（甲３２、乙２６）を観察すると、被告製品の前身頃パーツの足刳り形成部の湾曲した頂点が、前述の意義における腸骨棘点付近に位置するとみて差し支えないといえる。
エ以上によれば、被告製品は、身頃部のパーツと脚口部のパーツとの縫合線が鼠径溝に沿うように着用することを想定した製品であるといえ、被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点は、上前腸骨棘と下前腸骨棘の間、すなわち「腸骨棘点付近」に位置すると認められる。
したがって、被告製品は、構成要件Ｄを充足する。
(3)上記判断の補足説明（被告の主張について）
被告は、被告製品を実際に消費者が着用する場合、被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点は、上前腸骨棘及び下前腸骨棘よりも下方にある転子点に近い位置にあると主張する。しかし、前記(1)エのとおり下肢用衣料の形状は着用者の身体的個体差や着用感に対する好み等に影響されるため、個別の着用者の具体的な着用状態をもってその充足性一般を判断することは相当でなく、主張は採用できない。
また、被告は、被告製品が設計時において具体的着用状態を明確に特定して設計されたものではないとも主張する。しかし、下肢用衣料の形状等が着用者の身体的個体差等に左右されることは前記のとおりであり、各下肢用衣料メーカーは、かかる状況を前提として、最大公約数的な構成、デザインを想定して製品を設計するものと考えられる。また、通常、製品の宣伝広告は製品の設計思想を反映したものであると考えられ、宣伝広告の内容から設計時に想定された着用状態を想定することに不合理な点はない。
したがって、この点に係る被告の主張はいずれも採用できない。３争点２（被告製品が構成要件Ｈを充足するか）について
(1)構成要件Ｈについて
本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、構成要件Ｈは、「取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とする」と規定され、下肢用衣料の構成及び縫製等に係るその余の条件が反映された最終形態（取付状態）として、筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となる構成を備えることを規定していると理解できる。
(2)被告製品について
証拠（甲３～８、２３、２４、４０）によれば、被告製品を販売するウェブサイトでは、前記のとおり「平らなところに超立体ショーツを置くと、脚口がこんなにも立つんです。」、「脚口が超立体」という説明と共に、被告製品を平面に置いた状態で、大腿部パーツに相当すると解される筒状の「脚口」のうち、前身頃及び後身頃の各足刳り形成部の湾曲部分と縫合される山４０ａ部分が、前身頃と同方向、すなわち前身頃に対して前方に立ち上がっている写真が掲載されている。また、原告が所持する被告製品の現物を水平に平置きした状態で撮影した写真撮影報告書においても、被告製品の大腿部パーツは、前身頃と同じ方向に立ち上がった状態であることが確認できる。
以上によれば、被告製品は、大腿部パーツと前身頃及び後身頃の各足刳り形成部が取り付けられた状態において、筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となっていると認められる。
よって、被告製品は、構成要件Ｈを充足する。
(3)上記判断の補足説明
被告は、構成要件Ｈの解釈に関し、構成要件Ｆとの間に相関関係はなく、大腿部パーツの突出に寄与するのは構成要件Ｇのみであるとした上で、構成要件Ｈに関して２つの解釈を主張し、いずれの解釈にも問題があるため、構成要件Ｈを合理的に解釈することができない旨主張する。


この点、本件発明の特許請求の範囲の記載及び技術的意義（前記１(2)）等を踏まえると、本件発明は、大腿部パーツの山の高さ（ｈ１）を足刳り形成部の前側の湾曲の深さ（ｈ２）よりも低い形状とし（構成要件Ｆ）、かつ足刳り形成部の湾曲部分の幅（ｗ２）よりも大腿部パーツの山の幅（ｗ１）を広く形成すること（構成要件Ｇ）によって、構成要件Ｈに係る形状を実現するものであると理解できるものの、構成要件Ｈは、前記のとおり製品の最終形態として、筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となる構成を備えることを規定していると理解でき、その充足性の判断において殊更構成要件Ｆ及びＧとの相関関係を問題とする必要があるとは認められない。この点を措くとしても、被告は、構成要件Ｆについて、足刳り形成部２４及び２５に縫い付けられる大腿部パーツの山４０ａの縁部の形状は同一であるから、大腿部パーツの山の高さ（ｈ１）と足刳り形成部の前側の湾曲の深さ（ｈ２）の関係が「ｈ１＜ｈ２」であるか否かにかかわらず縫い付け後の大腿部パーツの前方突出が変わらない旨主張しており、当該主張は、ｈ１＜ｈ２の構成等をもって大腿部パーツの前方突出を実現しようとする本件発明と前提を異にする見解であって採用できない。
被告主張の、構成要件Ｈに係る第１解釈については、構成要件Ｆを捨象している点で相当でない上、被告が主張するような大腿部パーツの突出が目視で確認することができないような微小な突出である場合に構成要件Ｈを充足するか否かは構成要件Ｈの充足性において個別に判断すれば足り、仮に構成要件Ｇを充足しつつ構成要件Ｈを充足しない下肢用衣料が存在するとしても、これをもって構成要件Ｈが合理的に解釈できないとすることは相当でない。また、被告主張の第２解釈についても、構成要件Ｆを捨象している点で相当でない上、本件明細書の図３等を踏まえれば、大腿部パーツの山４０ａ部分並びに前身頃及び後身頃の各足刳り形成部２４及び２５の湾曲部分は、「山型」すなわち裾（下側）に向けてなだらかに広がる形状をしていることから、構成要件Ｆ及び構成要件Ｇが規定する大腿部パーツの山の高さと幅、及び前身頃の足刳り形成部の湾曲の深さと幅の関係を満たす場合、大腿部パーツは、前身頃及び後身頃に取り付けた状態で、必然的に下側ほど前方に大きく突出する形状であると理解できるため、構成要件Ｆ及びＨの関係に起因して構成要件Ｈが実現されるという点に問題はない。
以上のとおり、被告の主張は独自の見解に立つものであって、いずれも採用できない。
４争点３（本件特許に明確性要件違反（特許法３６条６項２号）の無効理由が存するか）について
(1)被告は、本件発明に係る構成要件Ｈが明確性を欠く理由として、前記第１解釈及び第２解釈のいずれも合理的に解釈することができない旨主張するが、当該被告の主張が採用できないことは前記のとおりである。(2)被告は、構成要件Ｆ及びＧを充足し、大腿部パーツを前方へ突出させる作用が働きながらも、同時にこれを妨げる方向に作用する構成がされ、大腿部パーツが前方に突出せず、本件発明の作用効果を奏しないような下肢用衣料を除外するために構成要件Ｈが規定されている旨の原告の主張に対し、構成要件Ｆ及びＧによる大腿部を前方突出させようとする作用と、これを妨げる作用の大小の比較方法が不明であるため、構成要件Ｈの充足性を明確に判断することができない旨主張する。
しかし、前記３のとおり、構成要件Ｈの充足性は、構成要件Ｆ及びＧによる作用とその余の作用を比較対照しなければ判断できないものではない。(3)本件構成要件Ｈが製品の最終形態として、筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となる構成を備えることを規定していると理解できることは前記のとおりである。
(4)よって、被告が主張する明確性要件違反の無効理由は認められない。
５争点４（原告の被った損害額）について
(1)推定適用の前提事実
特許法１０２条１項は、民法７０９条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、同項１号が定める特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ製品であれば足りると解される（知的財産高等裁判所令和２年２月２８日特別部判決参照）。
(2)原告製品は被告製品と競合関係に立つものであるか
ア被告製品
被告製品は本件発明の技術的範囲に属し、証拠（甲３～８、２３、２４）によれば、女性用ショーツとして販売され、被告製品を販売するウェブサイトには、「超立体ショーツ」、「ヒップずり上がらない！！」、「裾口ピタッとフィット！！」などの特徴が、ページの冒頭に、目立つように記載されている。また、当該ウェブサイトの中には、被告製品を平面に置いた状態で、脚口パーツの前面が上方に立ち上がっている様子を撮影した写真（別の場所に２枚）とともに、「平らなところに超立体ショーツを置くと、脚口がこんなにも立つんです」、「これが人間の身体＝立体“超立体ショーツ”のはきやすさの理由です」との文字や、「脚口が超立体」の文字が記載され、「超立体ショーツの特徴」として「特殊なパターン設計で超立体のシルエットを実現。裾口がピッタリフィットし、ヒップずり上がらない！」と記載されている。以上からすれば、被告製品は、①脚口部分が前方に突出するような立体な形状に構成され、②脚口（裾口）部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴（本件各特徴）を有するものであり、広告宣伝においてもその点が強調されている。
イ原告製品
原告は、１０７番製品及び４０７番製品を平成２１年５月から、２２０番製品及び４２０番製品を平成２５年５月から販売している（前記第２「１前提事実」(6)）。


原告製品は、女性用ショーツであり、このうち１０７番製品及び４０７番製品は原告が管理運営するウェブサイトにおいて、２２０番製品及び４２０番製品は楽天市場内のウェブサイトにおいてそれぞれ販売されている（甲４８～５０）。原告のウェブサイトでは、１０７番製品及び４０７番製品について、いずれも「お尻がはみ出さない、ヒップに優しく快適なショーツです」、「ゴムを使っていないので若干上がりますが、お尻がはみ出すことはありません」、「前足繰りは動きやすい特許の立体裁断で巻きついたり、痛くなることはありません」等と特徴が記載されている。
また、原告のウェブサイトでは、１０７番製品及び４０７番製品が含まれる「ボックスショーツ」という分野の原告の商品について、「足回りの締付け、ストレスが最も少ないタイプ」、「足口、ヒップともに特許の立体裁断」、「足の付け根部分の立体裁断は特許だから、座っても巻き上がらず、立っても足にフィットします。」、「巻き上がらないから、そけい部を圧迫することもなく、ラクラク快適です。」、「裾線がお尻の形になっているので、しっかりフィットし、はみ出しません。」等と記載されているほか、２２０番製品及び４２０番製品を販売する楽天市場内のウェブサイトでは、これに加え、「激しく動いても巻き上がらない！トラタニの立体裁断！」等と記載されている（甲４８～５１）。
以上からすれば、原告製品は、被告製品と同じく、①脚口部分が前方に突出する立体的な形状に構成され、②脚口（裾口）部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴（本件各特徴）を有するものであり、広告宣伝においてもその点が強調されているといえる。
ウそうすると、原告製品と被告製品とは、本件各特徴を需要者に強く訴求して販売される女性用ショーツという点で共通しており、市場において競合関係に立つ。また、本件各特徴は、大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状とすることで、大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状の下肢用衣料を作り、股関節の屈伸に対して生地の伸張が少なく、生地にかかる張力が小さい状態で円滑に運動を行うことができるという本件発明の作用効果に含まれる。
以上より、原告は、被告製品と競合する原告製品を継続して販売しており、被告による特許権侵害行為がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在したといえ、特許法１０２条１項の適用が認められる。
エ被告の主張
被告は、被告製品が本件特徴②のほか被告各特徴を備えており、かつ被告各特徴を強く需要者に訴求して販売されていること等を理由に、原告製品が被告製品の代替性を有するとはいえないなどとして、原告製品が「侵害行為がなければ販売することができた物」には該当しない旨主張する。しかし、被告製品が本件特徴①を備えることは前記のとおりであり、また、被告製品の別の特徴等は、推定を覆滅する事情として考慮される余地があるのは格別、本件において特許法１０２条１項を適用すべきとする上記判断を左右しない。
(3)権利行使の範囲
原告は、本件特許権に係る原告の持分権及び債権譲渡を受けた相共有者の持分権に基づく各損害賠償請求権を併せて行使している。本件においては、共有に係る特許権を実施する特許権者が損害賠償請求権を行使するに当たり、特許法１０２条１項の推定の適用を求めているが、被告による本件特許権の侵害に基づく損害としては、相共有者の持分割合に応じた実施料相当額の逸失利益を観念することができるから、その限度で当該推定が影響を受ける余地はある。もっとも、本件においては、原告が相共有者から譲渡を受けた損害賠償請求権をも行使しているから、このような影響は考慮を要しないものと解される。
そして、被告製品の販売終期は平成３０年１月３１日であるから（計算鑑定の結果）、被告製品に係る相共有者の本件特許権の持分権侵害に基づく損害賠償請求権は全て原告に譲渡されたと認められ（前提事実(7)）、結局、相共有者があることによって特許法１０２条１項の推定の効果が左右されることはない。
(4)被告製品の譲渡数量
計算鑑定の結果及び弁論の全趣旨によれば、平成２７年９月から本件口頭弁論終結時まで（以下「本件対象期間」という。）における被告製品の譲渡数量は、●（省略）●であると認められる。
原告が主張する譲渡数量は、計算鑑定の結果と齟齬し、かつこれを裏付ける証拠がないので採用できない。また、被告は、サンプル品等として販売されなかった分として５パーセントを控除すべきと主張するが、根拠がない。
(5)原告製品の単位数量当たりの利益の額
ア特許法１０２条１項所定の「単位数量当たりの利益の額」は、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において前記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである（前掲知財高裁特別部判決参照）。イ計算鑑定の結果、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件対象期間中の原告製品の単位数量当たりの利益の額は、別紙損害額一覧表記載の「原告製品利益計算表」の「単位数量当たりの利益の額」欄のとおり、●（省略）●円であると認められる。
なお、計算鑑定において経費として控除されている「広告宣伝費」のうち原告が楽天市場の広告枠を一定期間買い取る方式（定額方式）で支出した●（省略）●円、並びに「人件費（給与手当＋賞与）」のうち固定給の従業員に係る給与及び賞与分（合計●（省略）●円）については、それぞれ原告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とは認められないことから（甲８３～８９、弁論の全趣旨）、経費として控除しないことが相当である。
ウ原告の主張について
(ｱ)送料及び手数料
原告は、計算鑑定の結果のうち、原告製品販売に係る送料及び手数料について、これらの料金を原告がサービスの一環としてその一部を負担していることから、経費として控除されるべきではない等と主張している。しかし、これらの送料及び手数料が、原告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となる類の経費であることは明らかである（原告製品の販売金額にもこれらの送料手数料を含む金額を採用している。）。なお、計算鑑定は原告製品に係る送料及び手数料をネット販売分の販売数量で按分しているが、この点に不相当な点は見当たらない。
したがって、計算鑑定の結果のうち、原告製品に係る送料及び手数料を経費として控除したものを採用するのが相当である。
(ｲ)外注工賃（派遣費用）


原告は、計算鑑定対象期間の「外注工賃（派遣費用）」の総額及び「給与手当・賞与」のうちパート従業員に係る費用について、ネット販売された原告製品の数量で除す方法で単位当たりの外注工賃が算出されており、母数に卸売りされた原告製品が含まれていない点で相当でないと主張する。しかし、本件の計算鑑定は、計算鑑定人が原告の事業所における実地調査並びに原告従業員及び原告代理人からの事情聴取等を踏まえて派遣従業員及びパート従業員に係る費用が主にネット販売に係る出荷作業に関する費用であるとの判断の上に算定されたものであり、当該鑑定結果を左右する事情は認められない。
(ｳ)荷造運賃
計算鑑定は、荷造運賃として控除する経費として後納郵便のみを対象とし、当該後納郵便に係る費用をネット販売された原告製品の数量で除している。これに対し原告は、当該費用には、卸売販売された原告製品についての送料及び梱包費も含まれているから、卸売販売された原告製品を含む数量で除すべきであると主張する。
しかし、計算鑑定は前記(ｲ)のとおりの調査を踏まえたものであるのに対し、卸売販売分に係る卸先への送料が当該後納郵便に係る費用に含まれることを裏付ける的確な証拠はない。また、後納郵便に係る費用に梱包費が含まれるとする原告の主張も相当とは解されない。
(6)原告の実施能力の限度
特許法１０２条１項にいう「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある（前掲知財高裁特別部判決参照）。
原告は、販売製品の製造を複数の下請けメーカーに委託しているところ、原告が平成２７年９月１日から平成２８年８月末日までの一年間で販売した製品の合計数は●（省略）●枚であり、原告製品に限ってみても、●（省略）●枚を超えている（計算鑑定、甲６３、弁論の全趣旨）。これに対し、本件対象期間中の被告製品の譲渡数量は●（省略）●である。
以上を踏まえれば、原告は、被告が本件対象期間中に販売した被告製品の数量の原告製品を販売する能力を有していたと認められる。
(7)原告が販売することができないとする事情
ア競合品の存在
被告が競合品であると主張する製品のうち、アツギが販売する「大人のスポパン」（乙６０の２の１）、イーゲートが販売するショーツ（乙６０の４の１）、ワコールが販売する「すそピタショーツ」（乙６１の１）、千趣会が販売するショーツ（乙６１の２、６１の３）及びグンゼが発売する「超立体ぴったりフィットショーツ」（乙６１の５）は、脚口（裾口）ないし臀部部分が立体的な構造であり、脚口（裾口）部分のずりあがりが防止されることなど本件各特徴に相当する作用効果を有することを特徴とする商品であるといえ、価格帯も、ワコールが販売する製品を除き、概ね同一であり、競合品であると認められる。ワコールが販売する製品は、３０００円前後と原告製品よりも高額であるものの、同社が女性用下着メーカーとして有名でありその商品に高いブランド力があると認められること等を踏まえると、なお競合品に含まれるといえる。
したがって、原告製品と被告製品とが販売される市場において、原告製品と競合する製品が複数存在することが認められ、かかる競合品の存在は、原告が販売することができない事情に該当するといえる。もっとも、原告製品のうち、２２０番製品及び４２０番製品は、楽天市場内の「ボックスショーツ」で区分される製品のランキングにおいて、平成２５年５月１５日から令和元年７月７日までの長期間にわたり連続１位を獲得している（甲５０、７３）等、原告のブランドは需要者に相応に知られており、かつ需要があると認められることを踏まえると、競合品の存在を理由とする覆滅の程度が大きいとまではいえない。
イ被告製品固有の特徴
証拠（甲３～８、２３、２４、）によれば、被告製品は、本件各特徴に加えて被告各特徴（①ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、②綿の中でも、繊維長が長く、吸湿性が高く、やわらかい風合い等の特徴を持つスーピマコットンを使用し、③各パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たらない仕様であり、④品質表示を記載するタグをタグから製品本体に転写してプリントする方法に変更していること）を備えており、かつ当該被告特徴について、本件各特徴に次いで、需要者に訴求されていることが認められる。また、証拠（甲４８～５０）及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、①少なくともウエスト部分にゴムを使用し、②スーピマコットンは使用されておらず、③パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たる仕様であり、④品質表示を記載するタグが付けられていることが認められる。
原告商品及び被告商品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、そのような需要者にとって、被告各特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与するものであるといえる（乙６７）。
よって、被告製品が原告製品とは異なる被告各特徴を備えることは、原告が販売することができない事情に該当すると言い得る。ただし、被告各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かかわる本件各特徴と比較すると限定的であると考えられること、被告特徴②について、素材それ自体で見れば、被告製品と原告製品のうち２２０番製品及び４２０番製品は綿９５％、ポリウレタン５％と同一であり、その余の原告製品も綿９２％、ポリウレタン８％と大差がないこと、被告特徴④について、本件対象期間中に販売された被告製品の一部はタグ付きである可能性があること（甲４０）等をふまえると、その覆滅の程度は限定的に解すべきである。
ウハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にない、ウエスト丈がハイウエストのもの（被告製品３－１及び３－２。ハイウエストタイプ）が存在し、当該ハイウエストタイプの存在が、原告が販売することができないとする事情に該当することは争いがない。
被告製品のうちハイウエストタイプは、被告製品の販売数量合計●（省略）●のうち、●（省略）●であり、約２６．８％である（計算鑑定の結果）。被告製品においてハイウエストタイプを好む需要者が一定程度存在すると認められることを踏まえると、被告製品にのみハイウエストタイプが存在するという事情は、特許法１０２条１項１号に基づく推定を一定程度覆滅するものと認められる。
エ販売価格


証拠（甲３～８、４８～５０、７５）によれば、原告のウェブサイトで販売される１０７番製品（ローライズ丈）及び４０７番製品（普通丈）の販売価格は２５００円（税込）、楽天市場で販売される２２０番製品（セミ丈）及び４２０番製品（普通丈）の販売価格は１５００円～１５２０円（税込）であるのに対し、被告製品の一般向けの販売価格はレギュラー丈（被告製品１－１及び１－２）が１０８０円（税抜）、ショート丈（被告製品２－１及び２－２）が平均９８０円（税抜）、ハイウエストタイプ（被告製品３－１及び３－２）が平均１２８０円（税抜）であると認められる。なお、原告製品のローライズ丈及びセミ丈と被告製品のショート丈、原告製品の普通丈と被告製品のレギュラー丈が、それぞれ対応関係にある。
同種かつ同程度の機能等の製品相互間で価格が顧客誘引力に影響を与えること、これが女性用下着一般及びその中でも原告商品及び被告商品の想定需要者層に妥当することは明らかである（乙６７）。原告商品の販売数量を見ても、価格以外の要素があり得るといえるものの、高額（２５００円）の４０７番製品及び１０７番製品の販売数量が●（省略）●枚、●（省略）●枚であるのに対し、低価格（約１５００円）の２２０番製品及び４２０番製品が●（省略）●枚、●（省略）●枚と非常に高い比率を占める（計算鑑定の結果）。
もっとも、販売量の多い２２０番製品及び４２０番製品と、被告製品（ハイウエストタイプを除く）の価格差は、４２０円～５４０円であり、両製品の価格帯自体が１０００円～１５００円程度の範囲であること等を踏まえても、その差が大きいとはいえず、顧客誘引力に大きな影響を及ぼすとまではいえない。
したがって、被告製品が原告製品よりも低価格であることは、原告が販売することができないとする事情に該当するといえるものの、当該事情を理由として推定された損害が覆滅される程度は高いとは言えない。
オ被告の営業努力
特許権者等が販売することができない事情として認められる侵害者の営業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力を行い、製品の購買動機の形成に寄与したと認められるものをいうところ、被告指摘の事情を勘案しても、このような事情には該当しない。
カ本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度被告は、構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」について、上前腸骨棘を中心としつつ下前腸骨棘付近を含むものと解釈した場合、仮に被告製品が構成要件Ｄを充足するとしても、本件発明の作用効果を奏さないため、被告製品に対する本件発明の寄与度が零であると主張する。
しかし、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも本件発明の作用効果を奏するものであることは前記２(1)のとおりであるから、被告の主張は採用できない。
キ実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告は、一定以上の割合の被告製品については、需要者が着用した場合に身体的個体差等の影響により着用状態において本件発明の技術的範囲に属しない場合があり得、当該事情をもって原告が販売することができないとする事情に該当と主張する。
しかし、被告製品は、その設計時に想定された着用状態において、本件発明の技術的範囲に属するものであり、実際の個別具体的な着用状況において、被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置しない場合があることをもって販売することができない事情が存すると解することは相当でない。
ク推定覆滅の割合（まとめ）
以上によれば、本件においては、競合品の存在、被告製品が被告各特徴を有すること、ハイウエストタイプが存在すること及び原告製品よりも低価格であることについて原告が販売することができない事情に該当すると認められ、前記イで認定した事情を踏まえると、当該事情に相当する数量は、全体の１５パーセントであると認めるのが相当である。
(8)特許法１０２条１項１号に基づく損害額の算定以上より、本件特許権の侵害について、特許法１０２条１項１号により算定される原告の損害額は、譲渡数量●（省略）●のうち、１５パーセントについては販売することができない事情があるからその分を控除し、控除後の販売数量に原告製品の単位数量当たりの利益●（省略）●円を乗じると、次の計算式のとおり、●（省略）●であると認められる（一円未満切り捨て。以下同様）。〔計算式〕●（省略）●×０．８５×●（省略）●円≒●（省略）●(9)特許法１０２条１項２号に基づく損害額の算定（実施料相当額）
ア被告製品の価格
計算鑑定及び証拠（甲３～８）の結果によれば、別紙損害額一覧表記載の「被告製品の販売価格」の「１枚当たりの平均販売価格」欄のとおり、被告製品の１枚当たりの平均一般販売価格は●（省略）●と認められる。
イ実施料相当額
証拠（甲１１、１２）及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施に対し受けるべき実施料率は６パーセントと認めるのが相当である。なお、被告は、原告がそのウェブサイトにおいて本件特許権侵害に基づく訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしていることから、ライセンスの機会を自ら放棄したとして、特許法１０２条１項２号が規定する「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」に該当し、同号に基づく実施料相当額の損害は認められない旨主張する。しかし、被告が主張する事情は、原告の被告に対するライセンスの機会の喪失を否定する事情に該当するとはいえず、同号の括弧書に該当する場合であるとは認められない。
以上によると、同号により算定される原告の損害額は、次の計算式のとおり●（省略）●であると認められる。
〔計算式〕●（省略）●×（●（省略）●×０．１５）×０．０６＝●（省略）●
(10)小括
ア１０２条１項の規定による損害額
以上のとおり、特許法１０２条１項による損害額は、合計２３２８万９２６４円（●（省略）●）である。
イ消費税相当額
本件の損害賠償金は、資産の譲渡等（消費税法２条８号）の対価の性質を有し、消費税の課税対象となる。被告製品が販売された期間（平成２７年９月～平成３０年１月３１日）の消費税率は８パーセントであるから、消費税相当額は１８６万３１４１円である。
ウ弁護士費用等


令和４年３月２４日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成３０年（ワ）第１７５８６号特許権侵害に基づく損害賠償等請求事件（第１事件）、平成３１年（ワ）第７１９１号特許権侵害に基づく損害賠償請求事件（第２事件）、令和２年（ワ）第７９８９号特許権侵害に基づく損害賠償等請求事件（第３事件）、令和３年（ワ）第８０９７号特許権侵害に基づく損害賠償請
求事件（第４事件）
口頭弁論終結日令和４年２月３日
判決
原告       興和株   式会社
同訴訟代理人弁護士        北原潤一
梶   並   彰一郎
同補佐人弁理士       中嶋俊夫
鈴木智久
見澤茂樹
被        告東和薬品株式会   社
同訴訟代理人弁護士        飯田秀郷
新保克芳
森山航洋
保志周作
同訴訟代理人弁理士     辻    田    朋    子
村松大輔
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
⑴第１事件
被告は、原告に対し、３８億２８２６万４０００円及びうち３１億７１２４万円に対する平成２８年４月１日から、うち６億５７０２万４０００円に対する平成３０年６月２２日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
⑵第２事件
被告は、原告に対し、４５億２２７９万３０００円及びうち４１億１１６３万円に対する平成２９年４月１日から、うち４億１１１６万３０００円に対する平成３１年４月２日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
⑶第３事件
被告は、原告に対し、４８億４１９７万３４００円及びうち４４億０１７９万４０００円に対する平成３０年４月１日から、うち４億４０１７万９４００円に対する令和２年４月４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
⑷第４事件
被告は、原告に対し、５６億１８１４万円及びうち５１億０７４０万円に対する平成３１年４月１日から、うち５億１０７４万円に対する令和３年４月１４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は、発明の名称を「医薬」とする特許権（特許第５１９０１５９号。以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。）を有する原告が、別紙物件目録１から３記載の各製品（以下「被告製品１」ないし「被告製品３」といい、これらを併せて「被告各製品」という。）が本件特許の特許請求の範囲に属し、被告による被告各製品の製造、販売又は販売の申出が本件特許権の侵害に当たるなどと主張して、被告に対し、①第１事件については、不法行為に基づく損害賠償金３５億１９２６万４０００円及びうち３１億７１２４万円に対する平成２８年４月１日（不法行為の後の日）から、うち３億４８０２万４０００円に対する平成３０年６月２２日（訴状送達日の翌日）から、各支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不当利得に基づく不当利得金３億０９００万円及びこれに対する平成３０年６月２２日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、②第２事件については、不法行為に基づく損害賠償金４５億２２７９万３０００円及びうち４１億１１６３万円に対する平成２９年４月１日（不法行為の後の日）から、うち４億１１１６万３０００円に対する平成３１年４月２日（訴状送達日の翌日）から、各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、③第３事件については、不法行為に基づく損害賠償金４８億４１９７万３４００円及びうち４４億０１７９万４０００円に対する平成３０年４月１日（不法行為の後の日）から、うち４億４０１７万９４００円に対する令和２年４月４日（訴状送達日の翌日）から、各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、④第４事件については、不法行為に基づく損害賠償金５６億１８１４万円及びうち５１億０７４０万円に対する平成３１年４月１日（不法行為の後の日）から、うち５億１０７４万円に対する令和３年４月１４日（訴状送達日の翌日）から、各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いがないか、掲記の証拠（特記しない限り枝番号を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実）
⑴当事者
原告及び被告は、医薬品等の製造・販売等を業とする株式会社である（争いのない事実）。
⑵本件特許権
原告は、以下のとおりの本件特許権を有している（争いのない事実）。
ア特許番号    第５１９０１５９号
イ発明の名称    医薬
ウ出願日    平成２４年８月８日（以下「本件出願日」という。）
エ登録日    平成２５年２月１日
⑶本件発明の内容
ア本件特許の特許請求の範囲請求項６ないし９の記載（以下、順に「本件発明６」ないし「本件発明９」といい、これらを併せて「本件各発明」という。）は以下のとおりである（争いのない事実）。
請求項６
次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロース
よりなる群から選ばれる１種以上；
を含有し、かつ、水分含量が２．９質量％以下である固形製剤。
請求項７
水分含量が１．５～２．９質量％である、請求項６記載の固形製剤。
請求項８
ピタバスタチン又はその塩を投与単位当たりピタバスタチンカルシウム換算で０．１～１６ｍｇ含有する、請求項６又は７記載の固形製剤。
請求項９


固形製剤が錠剤である、請求項６～８のいずれか１項記載の固形製剤。イ本件特許の請求項６ないし９に係る発明の構成要件を分説すると、以下のとおりである。
本件発明６
６－Ａ次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロ
ースよりなる群から選ばれる１種以上；
を含有し、かつ、
６－Ｂ水分含量が２．９質量％以下である固形製剤。
本件発明７
７－Ａ水分含量が１．５～２．９質量％である、
７－Ｂ請求項６記載の固形製剤。
本件発明８
８－Ａピタバスタチン又はその塩を投与単位当たりピタバスタチン
カルシウム換算で０．１～１６ｍｇ含有する、
８－Ｂ請求項６又は７記載の固形製剤。
本件発明９
９－Ａ固形製剤が錠剤である、
９－Ｂ請求項６～８のいずれか１項記載の固形製剤。
⑷原告による訂正の請求
ア被告は、特許庁に対し、平成３０年７月１９日、本件特許の請求項１及び２に係る発明について特許無効審判請求をした。原告は、特許庁に対し、同年１０月９日、本件特許の請求項１ないし５について訂正請求をしたが、特許庁は、令和元年７月１日、上記訂正請求を認めないとの審決の予告をした。（甲２２、乙２１、５０）
原告は、特許庁に対し、同年９月９日、本件特許の請求項１ないし５について訂正請求をした。その後、被告は、同年１０月１８日付けで弁駁書を提出し、特許庁は、令和２年１月１４日、上記弁駁書において新たに主張された進歩性欠如に関する無効理由についての請求の理由の補正を許可し、同月２０日、原告に明細書又は特許請求の範囲の訂正請求をすることができる旨等の通知をした。原告は、特許庁に対し、同年２月１７日、本件特許の請求項１ないし５、７ないし９について訂正請求をした。（甲２７ないし３０）
特許庁は、同年９月１８日、本件特許の請求項１ないし５についての上記訂正請求を認めるとともに、本件特許の請求項１及び２に記載された発明についての特許を無効とするとの審決をし、その後、同審決は確定した（甲３４、乙５９、弁論の全趣旨）。
イ被告は、特許庁に対し、同年１２月１７日、本件特許の請求項６ないし９に係る発明について特許無効審判請求をした。原告は、特許庁に対し、令和３年７月３０日、本件特許の請求項６ないし９について訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。（甲４４、乙６３）
⑸本件各訂正発明について
ア本件訂正による訂正後の請求項６ないし９に係る発明は、以下のとおりである（以下、順に「本件訂正発明６」ないし「本件訂正発明９」といい、これらを併せて「本件各訂正発明」という。また、本件訂正発明６ないし本件訂正発明９に係る訂正事項を「本件訂正事項６」ないし「本件訂正事項９」という。）（甲４４）。
本件訂正発明６
次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロース
よりなる群から選ばれる１種以上；
を含有し、かつ、
（Ｃ）水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、アルカリ化物質を含まない固形製剤を除く）。
本件訂正発明７
次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）クロスポビドン；
を含有し、
（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有せず、かつ、水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又は低置換度ヒドロキシプロピルセルロース以外のセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く）。
本件訂正発明８
次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩を投与単位当たりピタバスタチンカル
シウム換算で０．１～１６ｍｇ；
（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロース
よりなる群から選ばれる１種以上；
を含有し、かつ、
（Ｃ）水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く）。
本件訂正発明９
次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）クロスポビドン；
を含有し、
（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有せず、かつ、水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く）。イ本件各訂正発明の構成要件の分説は以下のとおりである（争いのない事実）。
本件訂正発明６
６Ａ次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロ
ースよりなる群から選ばれる１種以上；
を含有し、
６Ｂかつ、（Ｃ）水分含量が１．５～２．９質量％である
６Ｃ固形製剤であって、かつ
６Ｄ錠剤であって、
６Ｅ気密包装体に収容される固形製剤


６Ｆ（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、アルカリ化物質を含まない固形製剤を除く）。
本件訂正発明７
７Ａ次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）クロスポビドン；
を含有し、
（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含
有せず、
７Ｂかつ、水分含量が１．５～２．９質量％である
７Ｃ固形製剤であって、かつ
７Ｄ錠剤であって、
７Ｅ気密包装体に収容される固形製剤
７Ｆ（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又は低置換度ヒドロキシプロピルセルロース以外のセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く）。
本件訂正発明８
８Ａ次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩を投与単位当たりピタバスタチン
カルシウム換算で０．１～１６ｍｇ；
（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロ
ースよりなる群から選ばれる１種以上；
を含有し、
８Ｂかつ、（Ｃ）水分含量が１．５～２．９質量％である
８Ｃ固形製剤であって、かつ
８Ｄ錠剤であって、
８Ｅ気密包装体に収容される固形製剤
８Ｆ（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く）。
本件訂正発明９
９Ａ次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；
（Ｂ）クロスポビドン；
を含有し、
（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含
有せず、
９Ｂかつ、水分含量が１．５～２．９質量％である
９Ｃ固形製剤であって、かつ
９Ｄ錠剤であって、
９Ｅ気密包装体に収容される固形製剤
９Ｆ（但し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く）。
⑹被告の行為
ア被告は、平成２５年１２月１３日以降、被告製品１及び２の製造・販売をしており、平成２６年１２月１２日以降、被告製品３の製造・販売をしている（争いのない事実）。
イ被告は、平成３０年５月２３日に被告製品３について、同年１０月３１日に被告製品１及び２について、それぞれカルメロース及びその塩、クロスポピドン並びに結晶セルロースのいずれも含まない他社製剤に対する一変承認を得て、上記各日以降、別処方製剤を製造販売している（乙８４、弁論の全趣旨）。
ウ平成２５年１２月１３日から平成３０年１０月３０日までに製造販売された被告製品１及び２、平成２６年１２月１２日から平成３０年５月２３日までに製造販売された被告製品３は、それぞれ本件各発明及び本件各訂正発明の各構成要件を充足し、各技術的範囲に属する（争いのない事実、弁論の全趣旨）。
⑺本件訴訟に至る経緯
ア原告は、平成２７年１０月３０日、本件特許権に基づき、被告に対し被告製品３の製造・販売の差止め等を求める訴えを東京地方裁判所に提起し、東京地方裁判所は、平成２９年９月２９日、原告の請求を認容する判決をした（争いのない事実）。
イ被告は、上記判決について控訴したが、知的財産高等裁判所は、平成３０年４月４日、被告による控訴を棄却するとの判決をした。被告は、上記判決に対して上告提起及び上告受理申立てをしたが、上告提起については平成３０年６月８日付けで取り下げ、上告受理申立てについては最高裁判所により平成３１年２月１４日付けで上告不受理決定がされ、前記東京地方裁判所の判決は確定した（争いのない事実、甲３６、３６の２）。ウ原告は、平成３０年６月１日、被告に対して、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間の被告による本件特許権の侵害行為について不法行為に基づく損害賠償金及び不当利得に基づく不当利得金並びに遅延損害金の支払を求める訴え（第１事件）を提起した（顕著な事実）。エ原告は、平成３１年３月２２日、被告に対して、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間の被告による本件特許権の侵害行為について不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める訴え（第２事件）を提起した（顕著な事実）。
オ原告は、令和２年３月２５日、被告に対して、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間の被告による本件特許権の侵害行為にについて不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める訴え（第３事件）を提起した（顕著な事実）。
カ原告は、令和３年３月３０日、被告に対して、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間の被告による本件特許権の侵害行為について不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める訴え（第４事件）を提起した（顕著な事実）。
⑻先行文献
本件出願日（平成２４年８月８日）よりも前に公開された文献として、以下のものが存在する。
ア国際公開２００４－０７１４０２号公報（公開日平成１６年８月２６日。乙１。以下「乙１公報」といい、乙１公報に記載された発明を「乙１発明」という。）
イ国際公開２００４－０７１４０３号公報（公開日平成１６年８月２６日。乙１２。以下「乙１２公報」という。）
ウＳＩ２１４０２    Ａ号公報（公開日平成１６年８月３１日。乙６２。以下「乙６２公報」といい、乙６２公報に記載された発明を「乙６２発明」という。）
２争点


被告は、本件各発明の無効理由として、乙１２発明１（後述）、乙１２発明２（後述）及び乙６２発明に基づく進歩性欠如の無効理由、サポート要件違反並びに実施可能要件違反の各無効理由を主張するところ、本件各発明について上記進歩性欠如の無効理由があることは当事者間に争いはないことから、本件の争点は、以下のとおりである。
⑴争点⑴（本件各発明について）
アサポート要件違反の有無
イ実施可能要件違反の有無
⑵争点⑵（本件訂正発明９について）
本件訂正による訂正の再抗弁の成否であり、具体的には、本件訂正発明９について、本件訂正により以下の無効理由が解消されたか否かである。
ア乙１２発明１に基づく進歩性欠如
イ乙１２発明２に基づく進歩性欠如
ウ乙６２発明に基づく進歩性欠如
エサポート要件違反及び実施可能要件違反
⑶争点⑶（本件訂正発明７について）
本件訂正による訂正の再抗弁の成否であり、具体的には本件訂正発明７について、本件訂正により以下の無効理由が解消されたか否かである。
ア乙１２発明１に基づく進歩性欠如
イ乙１２発明２に基づく進歩性欠如
ウ乙６２発明に基づく進歩性欠如
エサポート要件違反及び実施可能要件違反
⑷争点⑷（本件訂正発明６について）
本件訂正による訂正の再抗弁の成否であり、具体的には以下のとおりである。
ア本件訂正による請求項６の訂正が訂正要件に違反するか否かイ本件訂正発明６について、本件訂正により以下の無効理由が解消された
か否か
乙１２発明１に基づく進歩性欠如
乙１２発明２に基づく進歩性欠如
乙６２発明に基づく進歩性欠如
サポート要件違反及び実施可能要件違反
⑸争点⑸（本件訂正発明８について）
（訂正の再抗弁の成否）
本件訂正による訂正の再抗弁の成否であり、具体的には以下のとおりである。
ア本件訂正による請求項８の訂正が訂正要件に違反するか否かイ本件訂正発明８について、本件訂正により以下の無効理由が解消された
か否か
乙１２発明１に基づく進歩性欠如
乙１２発明２に基づく進歩性欠如
乙６２発明に基づく進歩性欠如
サポート要件違反及び実施可能要件違反
（本件訂正発明８についての新たな無効理由）
ウ明確性要件違反
⑹争点⑹
損害額及び不当利得額
第３争点に対する当事者の主張
１争点⑴ア（サポート要件違反）
【原告の主張】
⑴発明が解決しようとする課題
サポート要件の適否の判断において、発明の詳細な説明に記載された発明が解決しようとする課題は、原則として、発明の詳細な説明の記載によって認定されるべきである。
本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明（以下「本件明細書記載発明」という。）は、ピタバスタチン又はその塩にカルメロース又はその塩、クロスポピドン、結晶セルロースといった崩壊剤（以下「本件崩壊剤」という。）を混合して得られた混合物（以下「本件混合物」という。）又は本件混合物に係る固形製剤若しくは医薬品（以下「本件混合物等」という。）において、ラクトン体の生成を抑制することを目的とした発明であり、その解決しようとする課題は、「ピタバスタチン又はその塩と、本件崩壊剤とを混合して得た混合物等において、多量のラクトン体が生成すること」（以下「本件課題①」という。）である。
本件明細書には、５－ケト体の生成に関する記載があるが、本件明細書には、本件明細書記載発明が解決しようとする課題が「５－ケト体の生成」であることは一切記載されておらず、５－ケト体の生成は、本件明細書記載発明が解決しようとする課題とはいえない。本件明細書における５－ケト体に関する記載は、本件課題①を解決できる構成について、さらに水分含量を１．５質量％以上とする構成を加えることで、５－ケト体の抑制に関する追加的な効果が奏されることを示すものであり、本件明細書記載発明が解決しようとする課題について述べるものではない。
⑵本件課題①を解決できると認識できること
ア本件明細書の段落【０００１】、【０００９】、【００１０】、【００１３】、【００２５】、【００２８】及び【００５８】以下の試験例１並びに試験例２の記載によれば、本件明細書記載発明は、本件混合物等においてラクトン体の生成を抑制することを目的とした発明であり、本件課題①との関係において、「課題の解決」とは、本件混合物等において、ラクトン体の生成が「抑制された」状態がもたらされたことであるといえる。そして、本件明細書は、「本件混合物等において水分含量が低くなるとラクトン体の生成も低くなるという相関関係（以下「本件相関関係」という。）に着目し、本件混合物等について水分含量を調整しなかった場合に比べて、水分含量を低くした場合、とりわけ、水分含量を２．９質量％以下に調整した場合の方が、ラクトン体の生成が低くなることを実証しており、本件明細書は、試験例２の結果から、本件混合物等について、「水分含量が２．９質量％以下である固形製剤においてはラクトン体生成が抑制されることが明らかとなった」（【００６７】）と評価している。他方、本件明細書には、ラクトン体の生成が「抑制された」か否かについて、ラクトン体の生成量や生成率といった定量的な基準やこれに基づく判断について何らの記載もない。


したがって、本件明細書の記載によれば、本件混合物等において、ラクトン体の生成が「抑制された」とは、本件混合物等について、水分含量を調整しなかった場合に比べて、ラクトン体の生成が低くなることをもって、「ラクトン体生成の抑制」がなされたという解釈、すなわち、水分含量に着目した相対的な抑制をもって「ラクトン体生成の抑制」がなされたという解釈（相対的抑制論）が合理的である。そうすると、本件課題①との関係で「課題の解決」とは、本件混合物等について、水分含量を調整しない場合に比べて、ラクトン体の生成が低くなることを意味するといえる。イ本件において、本件明細書の処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤に含まれたピタバスタチンカルシウム及び本件崩壊剤以外の成分の中に、本件混合物等における水分含量が低くなるとラクトン体の生成も低くなるという本件相関関係の成立に不可欠の成分が存在するということは、本件明細書に記載も示唆もされていないし、また、そのようなことが本件出願日当時に技術常識として当業者に認識されていたという事情も存在しない。そして、本件明細書には、試験例１によりピタバスタチンカルシウムと本件崩壊剤のみを混合した混合物についても同様に、本件相関関係が認められることが示されており、また、ラクトン体の生成の原因・メカニズムについても本件崩壊剤の吸湿性に起因すると考察されている。そうとすれば、当業者は、本件明細書の記載、特に試験例２及び１の記載から、処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤に限らず、本件混合物等一般について、水分含量を２．９質量％以下に調整することにより、水分含量を調整しなかった場合に比べて、ラクトン体の生成が低くなることを認識（合理的に推認）することができるというべきである。
したがって、本件明細書の記載によれば、当業者は、本件混合物等一般について「水分含量を２．９質量％以下に調整すること」により本件課題①を解決できると認識できるのであるから、当該構成は、本件課題①を解決できると認識できる範囲のものである。
⑶本件課題②について
仮に、本件課題①に加えて、５－ケト体の生成に関する課題を認定する場合には、本件明細書の記載（【００２５】、【００６８】～【００７０】）は、本件混合物等において水分含量が２．９～１．５質量％の場合に、ラクトン体の生成を抑制することができる上に、５－ケト体の生成も抑制することができると示していることからすれば、５－ケト体に関する課題は、「本件混合物等において水分含量を１．５質量％未満とした場合に、水分含量が１．５質量％以上の場合と比べて、５－ケト体がより多く生成されるとの懸念」（以下「本件課題②」という。）といえる。
そして、本件課題②との関係で、「課題の解決」とは、「本件混合物等において、水分含量を１．５質量％未満とした場合に水分含量が１．５質量％以上の場合と比べて、５－ケト体がより多く生成されるとの懸念」が解消されることである。そうすると、本件明細書の試験例３により、当業者は、本件混合物等である処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤について、水分含量を１．５質量％以上に調整することで、本件課題②を解消できることを認識することができる。そして、当業者は、処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤以外の本件混合物等一般についても同様に、水分含量を１．５質量％以上に調整することで、本件課題②を解消できることを認識でき、これを妨げる事情は存在しない。
したがって、当業者は、本件明細書の記載により、本件混合物等一般について、水分含量を１．５質量％以上とする構成を採用することにより、本件課題②を解決できると認識できるから、当該構成は、本件課題②を解決できると認識できる範囲のものである。
⑷被告の主張について
ア被告は、本件明細書記載発明の課題は、ピタバスタチン又はその塩が保存中に分解して類縁物質（不純物）としてのラクトン体の生成を抑制し、医薬品としての品質管理上要求される類縁物質の許容範囲（０．５％以下）に収まるようにその生成を抑制することを課題とするなどと主張する。しかしながら、被告の主張は、本件明細書記載発明は、水分含量が調整されていないものに比べて、「ラクトン体の生成抑制」について定量的な意味合いを持つことを前提とするが、本件明細書には、表３の「４０℃７５％ＲＨ２ヶ月後」のラクトン体の生成率が０．２３％以下でないと「ラクトン体生成の抑制」がなされたとはいえないことを示す記載や技術常識は一切ないことからすれば、本件明細書に触れた当業者が、「４０℃７５％ＲＨ２ヶ月後」のラクトン体の生成率が「０．２３％」以下であって初めて「ラクトン体生成の抑制」がなされたという判断基準を本件明細書が示していると理解することはない。また、本件明細書には、「医薬品としての品質管理上要求される類縁物質の許容範囲・・・に収まるようにその生成を抑制することを課題としている」などとは、一切記載されておらず、このような「許容範囲」なるものが具体的に存在するのか不明であるし、仮にそれが存在するとしても、被告が主張する「０．５％以下」という数値がその許容範囲であることの根拠もない。被告の上記主張は失当である。
イ被告は、①本件明細書の処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤に含まれた結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム及び塩化カルシウム二水和物（以下「本件３成分」という。）を除いて製造した固形製剤について、本件３成分を含んだ固形製剤の試験結果と同様の試験結果を確認できるか不明である、②本件３成分が、処方例１の口腔内崩壊型錠剤において、ピタバスタチンの安定性に寄与しており、安定性保持のために必須の成分であるなどと主張する。
しかしながら、上記①について、本件３成分を含む処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤に限らず、本件３成分の全部又は一部を含まない本件混合物等一般について、水分含量を２．９質量％以下に調整することにより、水分含量を調整しなかった場合に比べて、ラクトン体の生成が低くなることを当業者が認識できることは上記⑵イのとおりであり、被告の上記①の主張は理由がない。
上記②について、本件明細書には、本件課題①の課題であるラクトン体の生成が抑制されたか否かについて、ラクトン体の生成量や生成率といった定量的な基準やこれに基づく判断について何らの記載もないことからすれば、本件３成分が処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤におけるピタバスタチンの安定性保持に必須の成分であるとする被告の主張は、サポート要件の関係では無関係である。


また、被告は本件３成分がピタバスタチンの安定性に寄与すると主張するが、本件３成分が本件相関関係の成立に不可欠な成分とは認められないし、仮に本件３成分が処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤においてピタバスタチンの安定性に寄与していたとしても、それはラクトン体の生成率の絶対値に影響を与えるものであって、本件相関関係に影響を与えるものではないため、本件相関関係についての推認は覆らず、当業者は、本件３成分を除いた本件混合物等一般について本件相関関係が認められると認識することができる。上記被告の主張はサポート要件の適否の判断とは無意味なものである。
さらに、本件３成分が、ピタバスタチンの安定性に寄与しているか不明である上に、本件出願日当時、ピタバスタチンの安定性に寄与することが技術常識であったとはいえない。
被告は、乙１公報により結晶セルロースに安定化作用があるなどと主張するが、乙１公報は、アトルバスタチンカルシウムを主薬とする医薬剤形に係る発明であり、ピタバスタチン又はその塩を主薬とする医薬剤形に係る発明ではない上に、乙１公報には結晶セルロースが安定化に寄与したかを示す実証実験もなく安定化に寄与したか不明である。かえって、結晶セルロースがスタチンを不安定化するものであることを示す文献もある（甲３９、４１）。仮に、結晶セルロースがピタバスタチンを安定化する作用を有するものであるとの知見を考慮したとしても、本件明細書の表１には、ピタバスタチンカルシウムのみの場合には、７０℃３日保存後のラクトン体生成率が０．０３％であるのに対し、結晶セルロースを組み合わせた場合には、７０℃３日保存後のラクトン体生成率が０．３３％になるとの記載があり、これに接した当業者は、結晶セルロースがピタバスタチンの安定性を損なう成分であると理解するのであり、上記知見は、本件明細書の上記記載により打ち消されており、サポート要件違反の根拠たりえない。
したがって、被告の上記②の主張を採用することはできない。
【被告の主張】
⑴発明の解決すべき課題について
本件明細書の段落【０００９】の記載からすれば、本件各発明は、ラクトン体生成が抑制された医薬品製剤を提供することを課題としている。そして、本件明細書の表３は水分含量が２．９質量％と３．３質量％の間に二重線を引いており、段落【００６７】の記載からすれば、本件各発明は、錠剤の水分含量を３．３質量％とした場合は「ラクトン体生成の抑制」という課題を解決することはできないが、水分含量を２．９質量％以下という特定の数値範囲に制御することによって「ラクトン体生成の抑制」という課題を解決することができることを見出したという内容である。
また、本件出願日当時、スタチン類が酸性環境で不安定となってラクトン体に変化することは周知であり、かつ、そのラクトン体抑制のための方法として、錠剤中の水分含量を３％未満に制御することも知られており、このような技術常識を参酌して本件明細書をみれば、本件各発明の課題であるラクトン体の生成抑制とは、単に水分含量を抑制しない場合と比べて相対的にラクトン体の生成が抑制されればよい、というものでないことは明らかである。以上によれば、本件各発明の課題であるラクトン体の生成抑制とは、ピタバスタチン又はその塩が保存中に分解して類縁物質（不純物）としてのラクトン体の生成を抑制し、医薬品としての品質管理上要求される類縁物質の許容範囲（０．５％以下）に収まるようにその生成を抑制することを課題としているというべきである。
⑵課題の解決について
本件明細書において、水分含量を１．５～２．９質量％とすることによってピタバスタチン又はその塩の安定性が確認されている固形製剤は、処方例１に基づいて製造され、試験例２及び試験例３の試験に供された口腔内崩壊型錠剤のみである。そして、処方例１に係る口腔内崩壊型錠剤は、本件３成分を含有するところ、本件３成分の全部又は一部を除いて製造した固形製剤について水分含量値によって保存後のラクトン体生成率及び５－ケト体生成率の差異が生じるかは、本件３成分の全部又は一部を除いて製造した固形製剤についての試験例が開示されていない以上、全く不明である。むしろ、医薬品添加物に関する当業者の技術常識を踏まえれば、本件３成分は、いずれも固形製剤中のピタバスタチン又はその塩の安定性に寄与する物質であり、かつ、本件明細書の処方例１には安定性効果を発揮するために必要かつ十分な量が含まれており、処方例１の固形製剤において本件３成分は、ピタバスタチンの安定性保持のための必須の成分であるというべきであり、本件３成分のうちいずれか１つを欠いた場合には、当該課題の解決ができるか否かは不明といわざるを得ない。
しかるに、本件各発明は、いずれも本件３成分を必須の構成とするものではなく、本件３成分を含まない構成をも包含するものとして広く規定されている。そうすると、本件３成分を必須としない発明の構成によって、処方例１と同様に「ラクトン体生成の抑制」という課題を解決することができるかは不明である。
また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載において、５－ケト体の生成抑制ができると当業者が理解するのはＰＴＰ包装及びアルミピロー包装という二重包装による密封を行うからであり、５－ケト体との関係において本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、ＰＴＰ包装及びアルミピローという二重包装による密封を必須の構成とするものであるから、そもそも包装体を要件としていない本件各発明はサポート要件を満たさない。
以上によれば、本件各発明には、サポート要件違反の無効理由がある。
⑶原告の主張について
原告は、本件３成分がピタバスタチンの安定化をもたらす成分であることが本件出願日当時の技術常識であったことを立証する必要があると主張する。しかし、本件３成分は、いずれもピタバスタチン又はその塩の安定性に寄与する物質であることは、本件出願日当時の技術常識であり、そのうちのいずれかを欠く場合に医薬品としての品質保持を維持するという観点からのラクトン体生成の抑制という課題が解決できないことは明らかである。また、サポート要件の立証責任を負っているのは原告であるところ、本件３成分を含まない処方例に基づくラクトン体の生成抑制試験の結果は開示されておらず、かつ、本件３成分がピタバスタチン又はその塩の安定性に寄与している蓋然性が合理的に認められることからすれば、原告において、本件３成分がピタバスタチン又はその塩の安定性に寄与ないという知見が当業者の技術常識であることを立証しない以上、サポート要件に違反するというべきである。
２争点⑴イ（実施可能要件違反）
【原告の主張】


本件明細書の発明の詳細な説明には、固形製剤の製法（段落【０００４】）及び固形製剤の水分含量の調整方法（段落【００２７】～【００２９】）が記載されるとともに、［製造例７］として、ピタバスタチン又はその塩、クロスポピドンを含み、カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含まず、ヒドロキシエチルセルロース及びポリビニルアルコールをいずれもフィルム形成剤として含まない水分含量が２．３質量％の固形製剤が具体的に示されている（段落【００７８】【表６】）。
したがって、当業者は、上記記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、本件各発明に係る固形製剤を生産、使用することができる。本件明細書の発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足する。
【被告の主張】
本件各発明におけるクレームされた発明は、本件３成分を含有させることを規定していない。他方、本件明細書から理解される本件各発明は、本件３成分を含有している。これら本件３成分を要件とせずに医薬品としての品質保持に必要な程度にラクトン体の生成抑制ができるかどうかは、多大な労力を費やさなければ確認できない。
また、５－ケト体は、ピタバスタチン又はその塩が酸化されることにより生成される酸化分解化合物であるところ、本件明細書での５－ケト体の生成抑制を確認した試験例３では、ＰＴＰ包装及びアルミピロー包装という二重包装による密封によって固形製剤中への酸素の透過を防止しており、それに基づく結果が表４に示されている。しかし、本件各発明は、ＰＴＰ包装及びアルミピロー包装という二重包装による密封を要件とせずに、水分含量を１．５質量％以上とすることで５－ケト体の生成を抑制することができるかどうかは多大な労力を費やさなければならない。
したがって、クレームされた発明が解決しようとする課題、解決手段、その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し、発明を実施するための明確でかつ十分な情報を提供していないと言わざるを得ず、本件各発明には、実施可能要件違反の無効理由がある。
３争点⑵ア（本件訂正発明９について乙１２発明１に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴乙１２発明１の内容
乙１２公報において、「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」は必須ではなく、また、ピタバスタチンを有効成分とする医薬製剤において、環境影響から保護するコーティングの形態で適用されるフィルム形成剤としてポリビニルアルコール又はセルロース誘導体以外の様々な材料が周知であることからすれば、乙１２公報から以下の発明を認定することができる（以下「乙１２発明１」という。）。
「医薬剤形であって、
（ａ）フィルム形成物質を含む、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤および１種類以上の医薬賦形剤および／または医薬剤形の環境影響からの保護および安定性を、好ましくは酸化および／または環境湿度からの保護および安定性を提供するコーティングでコーティングされている、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含む、コーティングされた粒子および／またはイタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含有する１つ以上のコーティン
グされていない粒子の混合物と、
（ｂ）以下の群から選択される１種類以上の医薬賦形剤と、
（ａａ）１種類以上のフィラー；
（ｂｂ）１種類以上のバインダー、
（ｃｃ）１種類以上の崩壊剤、
（ｄｄ）１種類以上の滑沢剤または滑剤、
（ｅｅ）１種類以上の緩衝化要素、
（ｆｆ）１種類以上のアルカリ化要素、
（ｇｇ）１種類以上の界面活性剤および
（ｈｈ）着色剤、香味剤および吸着物質からなる群から選択される従来技
術で知られている固形剤形のための他の成分
（ｃ）前記コーティング、又は前記コーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合には従来技術で知られている任意のコーティングであってもよく、含水量が、前記医薬剤形全体の３重量％未満である、医
薬剤形」
⑵本件訂正発明９と乙１２発明１との一致点
本件訂正発明９と乙１２発明１は、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；を含有する、医薬品」である点で一致する。
⑶本件訂正発明９と乙１２発明１との相違点
ア相違点１２１－９－１
製剤が含有する成分について、本件訂正発明９は、「（Ｂ）クロスポビドン；を含有し、（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有せず、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く」と特定しているのに対し、乙１２発明１は、「コーティング」及び「コーティングされた粒子」が、「フィルム形成物質を含む、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤および１種類以上の医薬賦形剤の環境影響からの保護および安定性を、好ましくは酸化および／または環境湿度からの保護および安定性を提供するコーティング」及び該「コーティングでコーティングされている、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含む、コーティングされた粒子および／またはイタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含有する１つ以上のコーティングされていない粒子」であることを前提として、「（ｂ）以下の群から選択される１種類以上の医薬賦形剤と、（ａａ）１種類以上のフィラー；（ｂｂ）１種類以上のバインダー、（ｃｃ）１種類以上の崩壊剤、（ｄｄ）１種類以上の滑沢剤または滑剤、（ｅｅ）１種類以上の緩衝化要素、（ｆｆ）１種類以上のアルカリ化要素、（ｇｇ）１種類以上の界面活性剤および（ｈｈ）着色剤、香味剤および吸着物質からなる群から選択される従来技術で知られている固形剤形のための他の成分、（ｃ）前記コーティング、又は前記コーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合には従来技術
で知られている他のコーティング」であってもよい点
イ相違点１２１－９－２
本件訂正発明９は、「水分含量が１．５～２．９％である」と特定しているのに対し、乙１２発明１は、「含水量が、前記医薬剤形全体の３重
量％未満である」と特定している点
ウ相違点１２１－９－３


本件訂正発明９は、「固形製剤」と特定しているのに対し、乙１２発明
１は「医薬剤形」である点
エ相違点１２１－９－４
ピタバスタチン又はその塩について、本件訂正発明９は、「含有する」としか特定していないのに対し、乙１２発明１は、「ＨＭＧ－ＣｏＡレタグターゼ阻害剤」であるとされ、混合物である上記「コーティングされた粒子」及び／又は「コーティングされていない粒子」に含まれるものとし
ている点
オ相違点１２１－９－５
本件訂正発明９は、「かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される」と特定しているのに対し、乙１２発明１はそのような特定をしていない点
⑷相違点の検討
ア相違点１２１－９－１
クロスポビドンを含有するものとする点
本件訂正発明９の成分（Ｂ）クロスポビドンについて、乙１２発明１は、成分（ｂ）として、（ｃｃ）１種類以上の崩壊剤などの群から選択される１種類以上の医薬賦形剤を含むとし、乙１２公報には崩壊剤として架橋したポリビニルピロリドン（本件訂正発明９のクロスポピドン）が記載されており、また、崩壊剤を用いて調製する旨の記載がある。そうすると、乙１２発明１において、崩壊剤としてクロスポビドンを含有するものとすることは当業者が容易になし得た事項である。カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有しない
とされる点
本件訂正発明９における、（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有しないとされる点について、乙１２公報において、カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースが必ず配合される成分であるとは解されておらず、乙１２発明１において、カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有しないとすることは当業者が容易になし得た事項である。
固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除くとされる点乙１２発明１は、フィルム形成物質を含むものであるところ、乙１２公報には、フィルム形成剤について、環境の影響から活性物質を保護するフィルム形成剤であればよく、好ましくは、酸化および／または環境湿度から活性物質を保護するフィルム形成剤であり、最も好ましくは、酸化からの活性物質の保護を提供する、ポリビニルアルコール及びセルロースの誘導体からなる群から選択される任意のフィルム形成剤であると記載され、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされていることを必須の構成とするものではない。
そして、コーティングの形態で適用されるフィルム形成剤は、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体に限らず様々な材料が周知であり、コーティング又はコーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合でなくても、従来技術で知られている他のコーティングを適用できることは技術常識である。
したがって、乙１２発明１において、粒子又は医薬剤形をポリビニルアルコール又はセルロース誘導体以外のフィルム形成剤を用いてコーティングすることは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点１２１－９－２
乙１２公報に記載された医薬剤形は、環境湿度に敏感であるイタバスタチンについて、それを安定化し、また、ヒドロキシル酸形態からラクトン体形態へと変換するのを防ぐために、含水量を３％未満にするものであるといえ、同じＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤であるアトルバスタチンとイタバスタチンは、医薬製剤中の環境湿度に対する敏感さとしては同等のものとして記載されているといえる。
また、乙１２公報には、アトルバスタチンＣａを用いたものであるものの、錠剤をコーティングし、含水量を２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％程度とすることで、アトルバスタチンＣａをラクトン体の生成、酸化分解から安定化できることが示されているといえる。したがって、「含水量が、前記医薬剤形全体の３重量％未満である」とされる乙１２発明１において、その含水量を、２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％程度とすることは当業者が容易になし得た事項であるといえ、当該含水量は、「含水量が１．５～２．９質量％である」ことに相当するから、相違点１２１－９－２に係る本件訂正発明９の構成を採用することは当業者が容易になし得た事項である。
ウ相違点１２１－９－３
乙１２発明１は、任意成分として着色料等の固形剤形のための他の成分を含むものであり、乙１２公報には「本発明の医薬剤形は、好ましくは、固形医薬剤形である」ことも記載されているから、乙１２発明１について「固形製剤」であるとすることは当業者が容易になし得た事項である。
エ相違点１２１－９－４
本件明細書には、ピタバスタチン又はその塩が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すること（【０００２】）、顆粒剤等とすることができ、コーティングされていてもよいことが記載されている（【００３９】）。顆粒剤が粒子であること、及び、混合物を形成することは自明であり、本件訂正発明９は、ピタバスタチン又はその塩をＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤として用いること、ピタバスタチン又はその塩が、コーティングされた粒子及び／又はコーティングされていない粒子の混合物を包含する。したがって、相違点１２１－９－４は実質的に相違しない。
オ相違点１２１－９－５
錠剤である点については、乙１２公報には錠剤とすることが記載されており、乙１２発明１を錠剤とすることは当業者が容易になし得た事項である。
気密包装体に収容される点については、固形製剤を気密包装体に収容することにより包装体外からの水分等の侵入を防ぎ、製剤の安定化を図ることは周知の技術事項である。したがって、乙１２公報に環境湿度等の環境影響に敏感であると記載されているイタバスタチンを含む乙１２発明１について、水分等の侵入を防ぎ、製剤の安定化を図るために、気密包装体に収容されるものとすることは当業者が容易になし得た事項である。
カ小括
以上のとおり、相違点１２１－９－１ないし相違点１２１－９－３及び相違点１２１－９－５に係る本件訂正発明９の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であり、相違点１２１－９－４は実質的な相違点ではなく、また、本件訂正発明９は当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明９は、乙１２発明１及び本件出願日の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【原告の主張】
⑴乙１２発明１の認定について


乙１２公報には、「本発明の第１の目的は、環境影響から、特に、酸化および／または環境湿度から、活性物質および１種類以上の医薬賦形剤および／または医薬剤形の保護を与え、その結果として、安定性を与えるコーティングである」と記載されており、「コーティングは、環境影響から、特に、酸化および／または環境湿度から活性物質および１種類以上の医薬賦形剤をそれぞれ保護する。」と記載されている。そして、コーティングに含まれる適切な膜形成剤は、「（環境影響に敏感な）粒子に、または活性物質を含む医薬剤形のコアにコーティングの形態で塗布され、環境影響からの、好ましくは酸化および／または環境湿度に対する活性物質の保護を与える任意の膜形成剤」であり、当該適切な膜形成剤は、「ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）およびセルロースの誘導体からなる群から選択される」と記載されている。そして、乙１２公報には、ポリビニルアルコールおよびセルロースの誘導体からなる群から選択されるフィルム形成剤以外に、フィルム形成剤として用いられる材料について何ら記載も示唆もされていない。以上によれば、乙１２公報に開示された発明は、「環境影響に敏感な活性物質の粒子若しくは環境影響に敏感な活性物質を含む粒子又は固形製剤が（環境影響からの）保護および安定性を提供するポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構成とするものといえる。
したがって、乙１２発明１として、「ポリビニルアルコールおよびセルロース誘導体またはこれらの組み合わせからなる群から選択される」との点を除く形で認定することはできないというべきである。
⑵相違点１２１－９－１
乙１２公報に開示された発明が「環境影響に敏感な活性物質の粒子若しくは環境影響に敏感な活性物質を含む粒子又は固形製剤が（環境影響からの）保護および安定性を提供するポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構成とすることは上記⑴のとおりであるから、乙１２公報に開示された発明の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含まない」他のコーティングに変更することは想定されていないし、当該変更には阻害要因があるといえる。
また、乙１２公報に開示された発明のコーティングと先行技術の既知のコーティングにおける任意のその他のものとが明確に区別されていることからすれば、乙１２公報に開示された発明の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む」コーティングを、「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含まない」、従来技術で知られている他のコーティングに変更することは想定されていないし、当該変更には阻害要因があるといえる。
⑶相違点１９１－９－２
乙１２発明１はピタバスタチン又はその塩を有効成分とする医薬剤形にかかる発明であり、乙１２公報の実施例８のアトルバスタチンカルシウムを有効成分とする錠剤とは有効成分が異なっており、当業者において、上記実施例８のアトルバスタチンカルシウムを有効成分とする錠剤の水分含量値を乙１２発明１に適用する動機付けは存在しない。また、上記実施例８の水分含量値を考慮するとしても、３．４９、２．７３、１．９９、１．５５及び１．７３質量％という数値に着目する理由はなく、とりわけ、「３．４９」を除外し、「２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％」という数値に着目する理由はない。そして、上記実施例８の水分含量を考慮しても、本件訂正発明９における水分含量の上限値及び下限値に係る構成は、本件出願日当時の当業者にとって想定外の課題を解決するための手段であり、上記構成に想到するのは困難であった。
したがって、本件出願日当時の当業者において、水分含量に関する相違点に係る構成を容易に想到し得たとはいえない。
⑷効果について
乙１２公報を出発点として、有効成分をアトルバスタチンカルシウムからピタバスタチン又はその塩としたうえで、水分含量を１．５質量％以上にすることによって、「５－ケト体」の生成を抑制できることは、本件出願日当時、「当業者が予測することができなかったもの」あるいは「予測することができた範囲の効果を超える顕著なもの」であり、本件訂正発明９の効果は「予測できない顕著なもの」であったといえる。
⑸小括
以上によれば、本件訂正事項９に係る訂正を行うことによって、本件発明９に対する無効理由は解消されたといえ、乙１２発明１に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たない。
４争点⑵イ（本件訂正発明９について乙１２発明２に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴乙１２発明２の認定
乙１２公報のコーティング又はフィルム形成剤に関する記載によれば、以下の発明を認定することができる（以下「乙１２発明２」という。）。「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤であるアトルバスタチンＣａと、ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルクからなる錠剤コアに、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物でコーティングした錠剤を乾燥剤を用いたＨＤＰＥプラスチック瓶にパッケージした医薬剤形であって、水分が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３％である医薬剤形」
⑵本件訂正発明９と乙１２発明２との一致点
本件訂正発明９と乙１２発明２とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物；を含有し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコールをフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を含まず、かつ、水分含量が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤。」である点で一致する。
⑶本件訂正発明９と乙１２発明２との相違点
本件訂正発明９と乙１２発明２は、以下の点で相違する。
ア相違点１２２－９－１
（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物について、本件訂正発明９は、「（Ａ）ピタバスタチン又はその塩」であるのに対し、乙１
２発明２は、「アトルバスタチンＣａ」である点
イ相違点１２２－９－２


製剤が含有する成分について、本件訂正発明９は、「（Ｂ）クロスポビドン；を含有し、（Ｃ）カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有せず、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く」と特定しているのに対し、乙１２発明２は、「ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール」を含有する点
ウ相違点１２２－９－３
本件訂正発明９は、コーティングについて特定していないのに対し、乙
１２発明２は、コーティングしている点
⑷相違点の検討
ア相違点１２２－９－１
乙１２公報の記載、ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤（スタチン類）の分解生成物（ラクトン体及び酸化分解生成物）の生成は、スタチン類に共通する化学構造（ジヒドロキシカルボン酸骨格）に由来することが出願時の技術常識であったことからすれば、乙１２公報に実施例として具体的に記載された、ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤であるアトルバスタチンカルシウムを活性物質とする乙１２発明２の医薬剤形について、当該アトルバスタチンカルシウムに代えて、アトルバスタチンカルシウムと同様のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤であってスタチン類に共通する化学構造を有するスタチン類であり、環境ｐＨ、湿度、光、温度、二酸化炭素及び酸素にも敏感な活性物質である、乙１２公報に記載のイタバスタチン（ピタバスタチン）を用いた医薬剤形とすることは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点１２２－９－２
クロスポビドンを含有するものとする点、カルメロース及びその塩並びに結晶セルロースをいずれも含有しないとされる点については、前記相違点１２１－９－１と同様であり、当業者が容易になし得た事項である。
ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除くとされる点乙１２発明２のコーティングの成分である「カルボキシメチルセルロースナトリウム」、「グリセロール」及び「水」からなる分散物は、ポリビニルアルコールを含んでいない。そして、乙１２公報のフィルム形成剤を含む材料のコーティングは、環境影響から粒子又は医薬剤形を保護するものであるところ、本件出願日当時、環境影響から保護するフィルム形成剤として、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体に限らず様々な材料が周知であると認められる。
そうとすると、乙１２発明２において、「カルボキシメチルセルロースナトリウム」、「グリセロール」及び「水」からなる分散物をコーティングすることに代えて、環境影響から保護するフィルム形成剤であって、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体以外の周知のフィルム形成剤と置換することは当業者が容易になし得た事項である。
ウ相違点１２２－９－３
相違点１２１－９－４と同様に、実質的な相違点ではない。
⑸小括
以上のとおり、相違点１２２－９－１及び１２２－９－２に係る本件訂正発明９の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であり、相違点１２２－９－３は実質的な相違点ではなく、また、本件訂正発明９は当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明９は、乙１２発明２及び本件出願日の技術常識に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。
【原告の主張】
被告の主張に理由がないことは、前記３【原告の主張】のとおりである。５争点⑵ウ（本件訂正発明９について乙６２発明に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴乙６２発明の認定
乙６２公報の記載によれば、以下の乙６２発明を認定することができる。「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤であるアトルバスタチンＣａと、ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルクからなる錠剤コアに、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物でコーティングした錠剤を乾燥剤を用いたＨＤＰＥプラスチック瓶にパッケージした医薬剤形であって、水分が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３％である医薬剤形」の発明」
⑵一致点・相違点
乙６２発明は、乙１２発明２と同一であるから、本件訂正発明９と乙６２発明の対比・判断は、本件訂正発明９と乙１２発明２との対比・判断と同様である。そして、乙６２公報のコーティングやフィルム形成剤についての記載からすれば、乙６２発明は、「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」が必須ではない。
したがって、本件訂正発明９は、本件出願日前に頒布された乙６２公報に記載された発明及び本件出願日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【原告の主張】
乙６２公報に開示された発明は、乙１２公報に開示された発明と同様、「環境影響に敏感な活性物質の粒子若しくは環境影響に敏感な活性物質を含む粒子又は固形製剤が（環境影響からの）保護および安定性を提供するポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構成とするものである。したがって、乙６２公報に開示された発明の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む」コーティングを、「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含まない」他のコーティングに変更することは想定されていないし、当該変更には阻害要因があるといえる。
また、乙１２公報との関係において述べたのと同様に、乙６２公報においても、乙６２公報に開示された発明のコーティングと、先行技術の既知のコーティングにおける任意のその他のものとが明確に区別されていることからも、乙６２公報に開示された発明の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む」コーティングを、「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含まない」従来技術で知られている他のコーティングに変更することは想定されていないし、当該変更には阻害要因があるといえる。
６争点⑵エ（本件訂正発明９についてサポート要件違反及び実施可能要件違反）
【原告の主張】
前記１及び２の各【原告の主張】のとおり、本件訂正発明９は、サポート要件及び実施可能要件を充足する。
【被告の主張】
本件訂正発明９は、本件３成分を含まない固形製剤を含んでいることからすれば、前記１及び２の各【被告の主張】のとおり、本件訂正発明９は、サポート要件及び実施可能要件を満たさない。


また、５－ケト体との関係において本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、ＰＴＰ包装及びアルミピローという二重包装による密封を必須の構成とするものであるから、二重包装による密封という構成を欠く本件訂正発明９はサポート要件を満たさない。
７争点⑶アないしウ（本件訂正発明７について乙１２発明１、乙１２発明２又は乙６２発明に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
本件訂正発明７の特許請求の範囲は、本件訂正発明９を包含する広いものとなっているところ、本件訂正発明９は、前記３ないし５のとおり、乙１２発明１、乙１２発明２又は乙６２発明と本件出願日の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当然に、本件訂正発明７もこれらに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【原告の主張】
被告の主張に理由がないことは、前記３【原告の主張】のとおりである。８争点⑶エ（本件訂正発明７についてサポート要件違反及び実施可能要件違反）
【原告の主張】
前記１及び２の各【原告の主張】のとおり、本件訂正発明７は、サポート要件及び実施可能要件を充足する。
【被告の主張】
本件訂正発明７は、本件３成分を含まない固形製剤を含んでいることからすれば、前記１及び２の各【被告の主張】のとおり、本件訂正発明７は、サポート要件及び実施可能要件を満たさない。
また、５－ケト体との関係において本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、ＰＴＰ包装及びアルミピローという二重包装による密封を必須の構成とするものであるから、二重包装による密封という構成を欠く本件訂正発明７はサポート要件を満たさない。
９争点⑷ア（本件訂正による請求項６の訂正が訂正要件に違反するか否か）
【被告の主張】
本件訂正発明６は、ラクトン体の生成を抑制し、ピタバスタチン又はその塩の安定性を得るための解決手段として、「水分含量の調整」という解決手段のみならず、本件明細書には何らの記載も示唆もない「アルカリ化物質」を必須成分として含有させるという解決手段を必須とする構成に変更されている。したがって、本件訂正による請求項６の訂正は、新規事項を追加するもの又は実質上特許請求の範囲を変更するものであり、訂正要件に違反する。
【原告の主張】
本件訂正事項６は、訂正前の請求項６の「水分含量が２．９質量％以下である固形製剤」を、①「水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤」に限定するとともに、②(a)「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤」、及び、(b)「アルカリ化物質を含まない固形製剤」を除くこととして固形製剤を限定するものである。本件明細書記載発明の特徴は、ピタバスタチン又はその塩をクロスポピドン等の特定の崩壊剤と組み合わせた場合に生じるラクトン体の増加という課題を水分含量「２．９質量％以下」にすることなどによって解決しようとするものである。
そうすると、上記①及び上記②(ａ)は、上記の特徴的な技術的事項に何らの変更も生じさせるものではない。また、本件明細書の段落【００３０】には、「当該技術分野において通常用いられている添加剤」を含有することが許容されており、アルカリ化物質は、ｐＨを調整する物質であるから、上記段落【００３０】に例示列挙された添加剤の一つである「ｐＨ調整剤」に該当するところ、処方例１をはじめ、本件明細書に開示された全ての処方例・製造例（処方例２～１６・製造例２～１６）においては、アルカリ化物質として、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム又は沈降炭酸カルシウムが含まれている。そして、いずれの処方例・製造例の固形製剤についても、水分含量は１．５～２．９質量％の範囲内にすることが開示されている。
したがって、本件明細書には、「成分（Ａ）及び成分（Ｂ）を含む固形製剤において、添加剤としてアルカリ化物質を含有する固形製剤であって、その水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤」の発明が記載されており、本件訂正事項６は、新たな技術的事項の導入には当たらず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。１０争点⑷イ   （本件訂正発明６について乙１２発明１に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴本件訂正発明６と乙１２発明１との対比
乙１２発明１の内容は、前記３【被告の主張】⑴のとおりであるところ、本件訂正発明６と乙１２発明１とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；を含有する、医薬品」である点で一致し、以下の点で相違する。
ア相違点１２１－６－Ａ
固形製剤が含有する成分について、本件訂正発明６は、「（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上；を含有し」、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、アルカリ化物質を含まない固形製剤を除く」と特定しているのに対し、乙１２発明１は、「コーティング」及び「コーティングされた粒子」が、「フィルム形成物質を含む、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤および１種類以上の医薬賦形剤の環境影響からの保護および安定性を、好ましくは酸化および／または環境湿度からの保護および安定性を提供するコーティング」及び該「コーティングでコーティングされている、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含む、コーティングされた粒子および／またはイタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含有する１つ以上のコーティングされていない粒子」であることを前提として、「（ｂ）以下の群から選択される１種類以上の医薬賦形剤と、（ａａ）１種類以上のフィラー；（ｂｂ）１種類以上のバインダー、（ｃｃ）１種類以上の崩壊剤、（ｄｄ）１種類以上の滑沢剤または滑剤、（ｅｅ）１種類以上の緩衝化要素、（ｆｆ）１種類以上のアルカリ化要素、（ｇｇ）１種類以上の界面活性剤および（ｈｈ）着色剤、香味剤および吸着物質からなる群から選択される従来技術で知られている固形剤形のための他の成分、（ｃ）前記コーティング、又は前記コーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合には従来技術で知られている他の


コーティング」であってもよい点
イ相違点１２１－６－Ｂ
本件訂正発明６は、「水分含量が１．５～２．９質量％である」と特定しているのに対して、乙１２発明１は、「含水量が、前記医薬剤形全体の
３重量％未満である」と特定している点
ウ相違点１２１－６－Ｃ
本件訂正発明６は、「固形製剤」と特定しているのに対して、乙１２発
明１は、「医薬剤形」である点
エ相違点１２１－６－Ｄ
ピタバスタチン又はその塩について、本件訂正発明６は、「含有」するとしか特定していないのに対し、乙１２発明１は、「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤」であるとされ、混合物である上記「コーティングされた粒子」及び／又は「コーティングされていない粒子」に含まれるものとし
ている点
オ相違点１２１－６－Ｅ
本件訂正発明６は、「かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される」と特定しているのに対し、乙１２発明１はそのような特定をしていない点
⑵相違点の検討
ア相違点１２１－６－Ａ
崩壊剤について
乙１２公報には、崩壊剤として具体的に記載された架橋したカルボキシメチルセルロース（本件訂正発明６のカルメロースの塩に相当）、架橋したポリビニルピロリドン（本件訂正発明６のクロスポピドンに相当）、架橋したカルボキシメチルデンプン、様々な種類のデンプン及び結晶セルロース（本件訂正発明６の結晶セルロース）などが記載されており、また、崩壊剤を用いて調製する旨の記載されている。そうすると、乙１２発明１において、崩壊剤としてカルメロース及びその塩、クロスポピドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上を含有するものとすることは当業者が容易になし得た事項である。固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除くとされる点についてａ乙１２発明１は、フィルム形成物質を含むものであるところ、乙１２公報には、フィルム形成剤について、環境の影響から活性物質を保護するフィルム形成剤であればよく、好ましくは、酸化および／または環境湿度から活性物質を保護するフィルム形成剤であり、最も好ましくは、酸化からの活性物質の保護を提供する、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）およびセルロースの誘導体からなる群から選択される任意のフィルム形成剤であると記載され（訳文１９頁１０行～１７行）、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされていることを必須の構成とするものではない。
ｂそして、コーティングの形態で適用されるフィルム形成剤は、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体に限らず様々な材料が周知であり、コーティング、又はコーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合でなくても、従来技術で知られている他のコーティングを適用できることは技術常識である。
ｃしたがって、乙１２発明１において、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く構成とすることは当業者が容易になし得た事項である。
アルカリ化物質を含まない固形製剤を除くとされる点について乙１２公報には、アルカリ化要素を含む構成が記載されていることからすれば、乙１２発明１において、アルカリ化物質を固形製剤中に含有することは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点１２１－６－Ｂ
乙１２公報に記載された医薬剤形は、環境湿度に敏感であるイタバスタチンについて、それを安定化し、また、ヒドロキシル酸形態からラクトン形態へと変換するのを防ぐために、含水量を３％未満にするものであるといえ、同じＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤であるアトルバスタチンとイタバスタチンは、環境湿度に対する敏感さとしては同等のものとして記載されているといえる。
また、乙１２公報には、アトルバスタチンＣａを用いたものであるものの、錠剤をコーティングし、含水量を２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％程度とすることで、アトルバスタチンＣａをラクトン体の生成、酸化分解から安定化できることが示されているといえる。したがって、「含水量が、前記医薬剤形全体の３重量％未満である」とされる乙１２発明１において、その含水量を、２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％程度とすることは当業者が容易になし得た事項であるといえ、当該含水量は、「水分含量が２．９質量％以下である」ことに相当するから、相違点１２１－６－Ｂは当業者が容易になし得た事項である。
ウ相違点１２１－６－Ｃ
乙１２発明１は、任意成分として着色料等の固形剤形のための他の成分を含むものであり、乙１２公報には、「本発明の医薬剤形は、好ましくは、固形医薬剤形である。」ことも記載されているから（訳文２９頁）、乙１２発明１について、「固形製剤」であるとすることは当業者が容易になし得た事項である。
エ相違点１２１－６－Ｄ
本件訂正発明６は、ピタバスタチンの医薬用途を特定しておらず、固形製剤中での存在形態も特定していない。そして、本件明細書には、ピタバスタチン又はその塩が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すること（【０００２】）、顆粒剤等とすることができ、コーティングされていてもよいこと（【００３９】）が記載されている。顆粒剤が粒子であること、及び、混合物を形成することは自明であり、本件訂正発明６は、ピタバスタチン又はその塩をＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤として用いること、ピタバスタチン又はその塩が、コーティングされた粒子及び／又はコーティングされていない粒子の混合物を包含する。
したがって、本件訂正発明６と乙１２発明１とはこの点では実質的に相違しない。
オ相違点１２１－６－Ｅ
錠剤である点については、乙１２公報には、錠剤とすることが記載されており、乙１２発明１を錠剤とすることは当業者が容易になし得た事項である。
気密包装体に収容される点については、固形製剤を気密包装体に収容することにより、包装体外からの水分等の侵入を防ぎ、製剤の安定化を図ることは、周知の技術的事項である。したがって、乙１２公報に環境湿度等の環境影響に敏感であると記載されるイタバスタチンを含む乙１２発明１について、水分等の侵入を防ぎ、製剤の安定化を図るために、気密包装体に収容されるものとすることは当業者が容易になし得た事項である。
カ小括


以上のとおり、相違点１２１－６－Ａないし相違点１２１－６－Ｃ及び相違点１２１―６－Ｅに係る本件訂正発明６の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であり、相違点１２１－６－Ｄは実質的な相違点ではないといえ、また、本件訂正発明６は当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明６は、乙１２発明１及び本件出願時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
【原告の主張】
本件訂正発明６は、本件訂正発明９と同様に、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤・・・を除く」ものであるから、本件訂正発明６との関係においても、前記３【原告の主張】と同様の理由により、乙１２発明１に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たない。
１１争点⑷イ   （本件訂正発明６について乙１２発明２に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴本件訂正発明６と乙１２発明２との一致点
乙１２発明２の内容は、前記４【被告の主張】⑴のとおりであるところ、本件訂正発明６と乙１２発明２とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物；を含有し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコールをフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を含まず、かつ、水分含量が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤。」である点で一致する。
⑵本件訂正発明６と乙１２発明２との相違点
ア相違点１２２－６－Ａ
（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物について、本件訂正発明６は、「（Ａ）ピタバスタチン又はその塩」であるのに対し、乙１
２発明２は、「アトルバスタチンＣａ」である点
イ相違点１２２－６－Ｂ
製剤が含有する成分について、本件訂正発明６は、「（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上；を含有し」、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、アルカリ化物質を含まない固形製剤を除く」と特定されているのに対し、乙１２発明２は、「ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール」を含有し、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物でコーティングしてい
る点
ウ相違点１２２－６－Ｃ
本件訂正発明６は、コーティングについて特定していないのに対し、乙
１２発明２は、コーティングしている点
⑶相違点の検討
ア相違点１２２－６－Ａ
前記４【被告の主張】⑷アのとおり、乙１２公報に記載のイタバスタチン（本件訂正発明６のピタバスタチン）を用いた医薬剤形とすることは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点１２２－６－Ｂ
前記１０【被告の主張】⑵アと同様の理由で、乙１２発明２において、崩壊剤としてカルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上を含有するものとすること、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く構成とすること、アルカリ化物質を固形製剤中に含有する構成とすることは、いずれも当業者が容易になし得た事項である。
ウ相違点１２２－６－Ｃ
本件訂正発明６では、コーティングについて特定していないものの、本件明細書の段落【００３９】の記載からすれば、本件訂正発明６の固形製剤は、コーティングする態様も当然に含むと理解されるから、本件訂正発明６と乙１２発明２は、この点では実質的に相違しない。
エ小括
以上のとおり、相違点１２２－６－Ａ及び相違点１２２－６－Ｂに係る本件訂正発明６の技術的事項は、当業者が容易になし得た事項であり、相違点１２２－６－Ｃは実質的な相違点ではないといえ、また、本件訂正発明６が当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明６は、乙１２発明２及び本件出願日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
【原告の主張】
本件訂正発明６は、本件訂正発明７及び９と同様に、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤・・・を除く」ものであるから、本件訂正発明６との関係においても、前記３【原告の主張】と同様の理由により、乙１２発明２に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たない。
１２争点⑷イ   （本件訂正発明６について乙６２発明に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴本件訂正発明６と乙６２発明との一致点
乙６２発明の内容は、前記５【被告の主張】⑴のとおりであるところ、本件訂正発明６と乙６２発明とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物；を含有し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコールをフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を含まず、かつ、水分含量が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤。」である点で一致する。
⑵本件訂正発明６と乙６２発明との相違点
ア相違点６２－６－Ａ
（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物について、本件訂正発明６は、「（Ａ）ピタバスタチン又はその塩」であるのに対し、乙６


２発明は、「アトルバスタチンＣａ」である点
イ相違点６２－６－Ｂ
製剤が含有する成分について、本件訂正発明６は、「（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上；を含有し」、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、アルカリ化物質を含まない固形製剤を除く」と特定されているのに対し、乙６２発明は、「ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール」を含有し、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物でコーティングしている点
ウ相違点６２－６－Ｃ
本件訂正発明６は、コーティングについて特定していないのに対し、乙
６２発明は、コーティングしている点
⑶相違点についての検討
ア相違点６２－６－Ａ
前記４【被告の主張】⑷アのとおり、乙１２公報に記載のイタバスタチン（本件訂正発明６のピタバスタチン）を用いた医薬剤形とすることは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点６２－６－Ｂ
崩壊剤について
乙６２公報の記載からすれば、乙６２発明において、崩壊剤としてカルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上を含有するものとすることは当業者が容易になし得た事項である。
固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除くとされる点について乙６２発明は、フィルム形成物質を含むものであるところ、乙６２公報の記載からすれば、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされていることを必須の構成とするものではない。
また、ピタバスタチンなどのスタチン類（スタチン系化合物）を含有する医薬製剤において、水分などからの安定性維持のためにコーティングを施すことも、そのコーティングの形態で適用されるフィルム形成剤として、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体に限らず様々な材料が適用されることは周知であり、コーティング、又はコーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合でなくても、従来技術で知られている他のコーティングを適用できることは技術常識である。したがって、乙６２発明において、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く構成とすることは当業者が容易になし得た事項である。アルカリ化物質を含まない固形製剤を除くとされる点について乙６２公報には、アルカリ化要素を含む構成が記載されていることからすれば、乙６２発明において、アルカリ化物質を固形製剤中に含有することは当業者が容易になし得た事項である。
ウ相違点６２－６－Ｃ
本件訂正発明６では、コーティングについて特定していないものの、本件明細書の段落【００３９】の記載からすれば、本件訂正発明６の固形製剤は、コーティングする態様も当然に含むと理解されるから、本件訂正発明６と乙６２発明は、この点では実質的に相違しない。
エ小括
以上のとおり、相違点６２－６－Ａ及び相違点６２－６－Ｂに係る本件訂正発明６の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であり、相違点６２－６－Ｃは実質的な相違点ではないといえ、また、本件訂正発明６が当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明６は、乙６２公報及び本件出願日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【原告の主張】
本件訂正発明６は、本件訂正発明７及び９と同様に、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤・・・を除く」ものであるから、本件訂正発明６との関係においても、前記３【原告の主張】と同様の理由により、乙６２発明に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たない。
１３争点⑷イ   （本件訂正発明６についてサポート要件違反及び実施可能要件違反）
【原告の主張】
前記１及び２の各【原告の主張】（本件各発明についてのサポート要件違反及び実施可能要件違反での検討）と同様の理由により、本件訂正発明６のサポート要件違反及び実施可能要件違反の無効理由は成り立たない。また、本件訂正発明６においては、結晶セルロースは、カルメロース及びその塩、クロスポビドンと並び、成分（Ｂ）の一つとして規定されており、結晶セルロースを含まない構成に限られるものではないことからすれば、本件訂正発明６がサポート要件を充足することはより明らかというべきである。
【被告の主張】
本件訂正発明６は、本件３成分を含まない固形製剤を含んでいることからすれば、前記１及び２の各【被告の主張】のとおり、本件訂正発明６は、サポート要件及び実施可能要件を満たさない。
また、５－ケト体との関係において本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、ＰＴＰ包装及びアルミピローという二重包装による密封を必須の構成とするものであるから、二重包装による密封という構成を欠く本件訂正発明６はサポート要件を満たさない。
１４争点⑸ア（本件訂正による請求項８の訂正が訂正要件に違反するか否か）
【被告の主張】


結晶セルロースの固形製剤中における用途は、安定化剤の他にも、滑沢剤、基剤、吸着剤、結合剤、懸濁剤、コーティング剤、糖衣剤、軟化剤、賦形剤、分散剤、崩壊剤、崩壊補助剤、流動化剤としての用途も存在するところ、本件訂正による請求項８の訂正は、結晶セルロースの安定化剤としての用途を除くとするものであるから、本件訂正事項８にいう「結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む」形態を除いた固形製剤は、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤以外の用途で用いる構成をも広く含んでいる。他方、本件明細書は、含有する結晶セルロースの用途は、崩壊剤であることを、【０００６】、【０００９】、【００１０】、【００１７】、【００２４】及び【００６３】で説明しているが、結晶セルロースを、他の用途である滑沢剤、基剤、吸着剤、結合剤、懸濁剤、コーティング剤、糖衣剤、軟化剤、賦形剤、分散剤、崩壊補助剤、流動化剤として含有させることは一切記載されていない。このため、滑沢剤、基剤、吸着剤、結合剤、懸濁剤、コーティング剤、糖衣剤、軟化剤、賦形剤、分散剤、崩壊補助剤、流動化剤として含有する結晶セルロースは、本件明細書の記載事項の範囲外である。
したがって、本件訂正事項８の「結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く」という技術的事項は、本件明細書に記載されていないことになるから、請求項８に係る本件訂正は、本件明細書に記載された技術的事項の範囲内においてするものであるということはできない。
【原告の主張】
本件訂正事項８は、訂正前の請求項８が引用する訂正前の請求項６の「水分含量が２．９質量％以下である固形製剤」を、①「水分含量が１．５～２．９質量％である固形製剤であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤」に限定するとともに、②(a)「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤」、及び、(b)「結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤」を除くこととして固形製剤を限定するものである。
本件明細書記載発明の特徴は、ピタバスタチン又はその塩をクロスポピドン等の特定の崩壊剤と組み合わせた場合に生じるラクトン体の増加という課題を水分含量「２．９質量％以下」にすることなどによって解決しようとするものである。
そうすると、上記①及び②(ａ)は、上記の特徴的な技術的事項に何らの変更も生じさせるものではない。また、本件明細書記載発明において、結晶セルロースは、カルメロース及びその塩やクロスポビドンと同様に、崩壊剤としてピタバスタチン又はその塩と組み合わせた場合に、ピタバスタチン又はその塩の安定性を損なう（すなわち、経時的に多量のラクトン体を生成する）成分として位置づけられており、「ピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤」として用いることは想定されておらず（このことを開示ないし示唆する記載は一切なく）、「結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く」との訂正をしても、上記の特徴的な技術的事項には何ら変更は生じない。
したがって、本件訂正事項８は、新たな技術的事項の導入にあたらず、本件訂正事項８は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
１５争点⑸イ   （本件訂正発明８について乙１２発明１に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴本件訂正発明８と乙１２発明１との対比
乙１２発明１の内容は、前記３【被告の主張】⑴のとおりであるところ、本件訂正発明８と乙１２発明１とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ピタバスタチン又はその塩；を含有する、医薬品」である点で一致し、以下の点で相違する。
ア相違点１２１－８－Ａ
本件訂正発明８の固形製剤は、ピタバスタチン又はその塩を投与単位当たりピタバスタチンカルシウム換算で０．１～１６ｍｇ含有するのに対し、
乙１２発明１ではこのような特定がない点
イ相違点１２１－８－Ｂ
固形製剤が含有する成分について、本件訂正発明８は、（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上；を含有し」、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く」と特定しているのに対し、乙１２発明１は、「コーティング」及び「コーティングされた粒子」が、「フィルム形成物質を含む、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤および１種類以上の医薬賦形剤の環境影響からの保護および安定性を、好ましくは酸化および／または環境湿度からの保護および安定性を提供するコーティング」及び該「コーティングでコーティングされている、イタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含む、コーティングされた粒子および／またはイタバスタチンであるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤を含有する１つ以上のコーティングされていない粒子」であることを前提として、「（ｂ）以下の群から選択される１種類以上の医薬賦形剤と、（ａａ）１種類以上のフィラー；（ｂｂ）１種類以上のバインダー、（ｃｃ）１種類以上の崩壊剤、（ｄｄ）１種類以上の滑沢剤または滑剤、（ｅｅ）１種類以上の緩衝化要素、（ｆｆ）１種類以上のアルカリ化要素、（ｇｇ）１種類以上の界面活性剤および（ｈｈ）着色剤、香味剤および吸着物質からなる群から選択される従来技術で知られている固形剤形のための他の成分、（ｃ）前記コーティング、又は前記コーティングされた粒子が医薬剤形に埋め込まれている場合には従来技術で知られている他のコーティング」であって
もよい点
ウ相違点１２１－８－Ｃ
本件訂正発明８は、「水分含量が１．５～２．９質量％である」と特定しているのに対して、乙１２発明１は、「含水量が、前記医薬剤形全体の
３重量％未満である」と特定している点
エ相違点１２１－８－Ｄ
本件訂正発明８は、「固形製剤」と特定しているのに対して、乙１２発
明１は、「医薬剤形」である点
オ相違点１２１－８－Ｅ


ピタバスタチン又はその塩について、本件訂正発明８は、「含有」するとしか特定していないのに対し、乙１２発明１は、「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤」であるとされ、混合物である上記「コーティングされた粒子」及び／又は「コーティングされていない粒子」に含まれるものとし
ている点
カ相違点１２１－８－Ｆ
本件訂正発明８は、「かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される」と特定しているのに対し、乙１２発明１はそのような特定をしていない点
⑵相違点の検討
ア相違点１２１－８－Ａ
乙６、１４、２０、２２、４８に記載されたピタバスタチン等の単位投与量等の記載からすれば、乙１２発明１において、相違点１２１－８－Ａに係る本件発明８の技術的事項を採用することは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点１２１－８－Ｂ
崩壊剤について
前記１０【被告の主張】⑵アと同様に、乙１２発明１において、崩壊剤としてカルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上を含有するものとすることは当業者が容易になし得た事項である。
固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除くとされる点について前記１０【被告の主張】⑵アと同様の理由で、乙１２発明１において、ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体以外の周知のフィルム形成剤を用いて、固形製剤又はピタバスタチンカルシウムの粒子若しくはピタバスタチンカルシウムを含む粒子をコーティングすることは当業者が容易になし得た事項である。
結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として
含む固形製剤を除くとされる点について
乙１２公報においては、結晶セルロースは、医薬剤形のフィラー、バインダー又は崩壊剤として使用されることが開示され、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として使用されているとの開示はないから、乙１２発明１は、結晶セルロースを、医薬剤形のフィラー、バインダー又は崩壊剤として使用する構成を含むものである。よって、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む構成を除くという点は、本件訂正発明８と乙１２発明１との実質的な相違点ではない。また、ピタバスタチンなどのスタチン類について、結晶セルロースを含有させるものの、安定化剤として用いるものではない医薬組成物は、公知である（乙６、７、３１）。したがって、乙１２発明１について、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む構成を除くという構成にすることは当業者が容易になし得る事項である。
ウ相違点１２１－８－Ｃ
前記１０【被告の主張】⑵イと同様の理由で、乙１２発明１において、水分含量を１．５～２．９質量％とすることは、当業者において容易になし得た事項である。
エ相違点１２１－８－Ｄ
前記１０【被告の主張】⑵ウと同様の理由で、乙１２発明１について、「固形製剤」であるとすることは当業者が容易になし得た事項である。
オ相違点１２１－８－Ｅ
前記１０【被告の主張】⑵エでの検討と同様の理由で、本件訂正発明８と乙１２発明１とはこの点では実質的に相違しない。
カ相違点１２１－８－Ｆ
前記１０【被告の主張】⑵オと同様の理由で、乙１２発明１において、錠剤であって、気密包装体に収容されるとすることは、当業者において容易になし得た事項である。
キ小括
以上のとおり、相違点１２１－８－Ａないし相違点１２１－８－Ｄ及び相違点１２１－６－Ｆに係る本件訂正発明８の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であり、相違点１２１－８－Ｅは実質的な相違点ではないといえ、また、本件訂正発明８は当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明８は、乙１２発明１及び本件出願日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
【原告の主張】
本件訂正発明８は、本件訂正発明９と同様に、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤・・・を除く」ものであるから、本件訂正発明８との関係においても、前記３【原告の主張】と同様の理由により、乙１２発明１に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たない。
１６争点⑸イ   （本件訂正発明８について乙１２発明２に基づく進歩性欠如）
【被告の主張】
⑴本件訂正発明８と乙１２発明２との対比
乙１２発明２の内容は、前記４【被告の主張】⑴のとおりであるところ、本件訂正発明８と乙１２発明２とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物；を含有し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコールをフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を含まず、かつ、水分含量が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤。」である点で一致し、以下の点で相違する。
ア相違点１２２－８－Ａ
（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物について、本件訂正発明８は、「（Ａ）ピタバスタチン又はその塩を投与単位量当たりピタバスタチンカルシウム換算で０．１～１６ｍｇ」であるのに対し、乙１２発明２は、「アトルバスタチンＣａを投与単位量当たりアトルバスタチン
Ｃａ換算で４０ｍｇ」である点
イ相違点１２２－８－Ｂ


製剤が含有する成分について、本件訂正発明８は、「（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上；を含有し」、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く」と特定されているのに対し、乙１２発明２は、「ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール」を含有し、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロー
ル及び水からなる分散物でコーティングしている点
ウ相違点１２２－８－Ｃ
本件訂正発明８は、コーティングについて特定していないのに対し、乙
１２発明２は、コーティングしている点
⑵相違点についての検討
ア相違点１２２－８－Ａ
前記４【被告の主張】⑷アと同様の理由で、乙１２公報に記載のイタバスタチン（本件訂正発明８のピタバスタチン）を用いた医薬剤形とすることは当業者が容易になし得た事項である。
また、前記１５【被告の主張】⑵アと同様の理由で、乙１２発明２において、ピタバスタチン又はその塩の含量を投与単位当たりピタバスタチンカルシウム換算で０．１～１６ｍｇとすることは当業者が容易になし得た事項である。
イ相違点１２２－８－Ｂ
崩壊剤について
前記１０【被告の主張】⑵アと同様の理由で、乙１２発明２において、崩壊剤としてカルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上を含有するものとすることは当業者が容易になし得た事項である。
固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除くとされる点について前記１０【被告の主張】⑵アと同様の理由で、乙１２発明２において、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を除く構成とすることは、当業者が容易になし得た事項である。
結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として
含む固形製剤を除くとされる点について
前記１５【被告の主張】⑵イと同様の理由により、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む構成を除くという点は、本件訂正発明８と乙１２発明２との実質的な相違点ではない。また、乙１２発明２について、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む構成を除くという構成にすることは当業者が容易になし得た事項である。
ウ相違点１２２－８－Ｃ
前記１１【被告の主張】⑶ウと同様の理由で、本件訂正発明８の固形製剤はコーティングする態様を当然に含むと理解されるから、本件訂正発明８と乙１２発明２は、この点では実質的に相違しない。
エ小括
以上のとおり、相違点１２２－８－Ａ及び相違点１２２－８－Ｂに係る本件訂正発明８の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であり、相違点１２２－８－Ｃは実質的な相違点ではないといえ、また、本件訂正発明８が当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するものであるともいえないから、本件訂正発明８は、乙１２発明２及び本件出願日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
【原告の主張】
本件訂正発明８は、本件訂正発明９と同様に、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤・・・を除く」ものであるから、本件訂正発明８との関係においても、前記３【原告の主張】と同様の理由により、乙１２発明２に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たない。
１７争点⑸イ   （本件訂正発明８について乙６２発明に基づく進歩性欠如）
⑴本件訂正発明８と乙６２発明との対比
乙６２発明の内容は、前記５【被告の主張】⑴のとおりであるところ、本件訂正発明８と乙６２発明とは、「次の成分（Ａ）：（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物；を含有し、固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコールをフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を含まず、かつ、水分含量が２．７３、１．９９、１．５５又は１．７３質量％であって、かつ、錠剤であって、気密包装体に収容される固形製剤。」である点で一致し、以下の点で相違する。
ア相違点６２－８－Ａ
（Ａ）ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物について、本件訂正発明８は、「（Ａ）ピタバスタチン又はその塩を投与単位量当たりピタバスタチンカルシウム換算で０．１～１６ｍｇ」であるのに対し、乙６２発明は、「アトルバスタチンＣａを投与単位量当たりアトルバスタチンＣａ
換算で４０ｍｇ」である点
イ相違点６２－８－Ｂ
製剤が含有する成分について、本件訂正発明８は、「（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上；を含有し」、「固形製剤又は成分（Ａ）の粒子若しくは成分（Ａ）を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤、及び、結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く」と特定されているのに対し、乙６２発明は、「ラウリル硫酸ナトリウム、ＰｒｏｓｏｌｖＳＭＣＣ９０、アルファデンプン化されたコーンスターチ、架橋カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール」を含有し、カルボキシメチルセルロースナトリウム、グリセロール
及び水からなる分散物でコーティングしている点
ウ相違点６２－８－Ｃ
本件訂正発明８は、コーティングについて特定していないのに対し、乙
６２発明は、コーティングしている点
⑵相違点についての検討
ア相違点６２－８－Ａ