(ｱ)本件意匠は、ハンドルステムが鉛直状に形成されているのに対し、被告意匠は、ハンドルステムが上部において後方に湾曲している点（差異点①）。
(ｲ)本件意匠は、前輪の外側中央に略円錐台状の小突起が設けられているのに対し、被告意匠は、前輪の外側に外方に僅かに膨出するホイールキャップが設けられている点（差異点②）。
(ｳ)本件意匠は、フレームが、断面長円形状の太いメインフレームとサドルの端部付近から平面視略Ｕ字状にメインフレームから分岐するパイプ状のバックフォークとから構成されるのに対し、被告意匠は、フレームが、断面長円形状の太い単一のメインフレームのみで構成される点（差異点③）。
(ｴ)本件意匠は、単一の後輪がバックフォークの下端のこれよりやや太い伏椀状の軸受に支持された車軸によって軸支されるのに対し、被告意匠は、２つの後輪が、外側に前輪と同様なホイールキャップを有し、相互間に、それよりわずかに小径の円環状カバーを挟んで三層状に形成され、この円環状カバーにメインフレームの後端が連結され、軸受は視認できない点（差異点④）。
(ｵ)本件意匠は、表面に文字や模様､色彩が現れていないのに対し､被告意匠は、ヘッドチューブ、メインフレーム、サドルに、それぞれ文字、模様､色彩が現れている点（差異点⑤）。
ウ差異点についての評価
上記イの各差異点は、以下のとおり、いずれも本件意匠と被告意匠との共通性を凌駕するものではない。
(ｱ)差異点①については、局部的な部位における湾曲であり、かつ、湾曲の程度は僅かであって、注視しなければ視認できない程度であるので、意匠全体に与える影響は極めて小さいということができる。(ｲ)差異点②については、前輪の外側のみに関する部分的差異であって、ハンドルと前輪及びフレームからなる特徴と比べて僅かな差異というほかなく、類否判断を左右する要素とはなり得ない。
(ｳ)差異点③については、サドルの下部の、需要者の通常の視点である上方からは見えにくい部位についての差異であり、しかも、形状が共通で見え易いメインフレームの部分が、物品の強固な駆体を構成しているという強い共通の印象を看者に与えるため、この印象を凌駕して別異の印象を与えるほどの差異とはいえず、類否判断に与える影響は小さい。(ｴ)   差異点④については、結局のところ、後輪が1輪であるか   2輪であるかの差異であるが、被告意匠における後輪は、円環状カバーを挟んで三層状の一体状のものであるとの印象を与え、しかも、後輪2輪が一体となった幅が、前輪2輪間の幅より狭く、その寸法比率が本件意匠における比率と略共通することを考慮すれば、本件意匠と被告意匠とは類似する関係にあるといえる。
(ｵ)差異点⑤については、これらの色彩及び文字、模様の有無に本件意匠と被告意匠とが別異の意匠であると認識させる格別な視覚的効果があるとはいえないから、これらの差異について敢えて対比観察を行ったとしても結論に影響を与えることはない。
エ総合評価
本件意匠と被告意匠は、要部である基本的構成態様が共通し、全体として、2つの前輪が存する前方が幅広で、後輪が存する後方が幅狭の形状で、ハンドルへのつかまり立ちや乗り降りによっても倒れにくく、また角がなく、床を蹴る足が後部側面に衝突しにくい安全な乗り物であるとの印象を与えると共に、大径のヘッドチューブと、これと略同一幅の太いメインフレームが、スマートで強固な乗り物であると感じさせる視覚的効果が強く認識される。加えて、具体的構成態様においては、両意匠は実質同一形状といえる程に共通点が多く、これらの共通性が両意匠の支配的要素となっていると共に、両意匠の特徴を決定付けているということができる。一方、差異点は、いずれも意匠の要部における差異ではなく、これらの差異が相侯って奏する視覚的効果を考慮したとしても、両意匠の共通点が奏する美感を凌駕するものではない。
したがって、本件意匠と被告意匠とは類似する。
（被告の主張）
ア本件意匠の要部
本件意匠に係る物品は子供用乗用玩具であるところ、その使用態様から、需要者である保護者は、まずは安全性の見地から全体観察を行う。そのような見地からの全体観察を行う際に需要者が最も重視するのは、車輪の大きさ、数及び配置である。そうすると、需要者の注意を惹きつける部分は、本件意匠の基本的構成態様のうち、構成態様Aにおける「左右平行一対の前輪」及び構成態様Bにおける「前輪と略同径の後輪」ということができる。
また、「乗用」であることから、需要者は走行性能に関わる部分を注視することになる。そうすると、本件意匠では、前輪が二つであるのに対し後輪が一つとなっていること、メインフレームが途中までしかなく後輪とバックフォークで接続されている点に注意を惹かれる。
さらに、本件意匠が子供用玩具であることからすれば、子どもが好みそうなデザインかどうかに注意が向かう。その際には、平面的に見た際に全体のうち大きな面積を占める部分である車輪のホイールに目が行くはずである。
以上より、本件意匠の要部は、車輪の大きさ、数、配置、メインフレームの形状、車輪のホイール部分である。
これに対し、原告は、基本的構成態様A～Dの組合せにより表される全体としてのまとまりある意匠が新規な創作部分であると主張する。しかし、そのほとんどは公知意匠であり特段創作的なところはないから、これをもって本件意匠の要部ということはできない。
イ本件意匠と被告意匠の要部における共通点及び差異点上記アのとおり、本件意匠の要部は、車輪の大きさ、数、配置、メインフレームの形状、車輪のホイール部分であるところ、この点に関する本件意匠と被告意匠との共通点及び差異点は以下のとおりである。
(ｱ)前後の車輪の大きさについて
両意匠において、車輪の大きさは同程度である。したがって、この点は両意匠の共通点となる。
(ｲ)車輪の数について
本件意匠の車輪の数は3つであるのに対し、被告意匠の車輪の数は   4つである。そのため、両意匠にはこの点で明らかな差異がある。
(ｳ)車輪の配置について
本件意匠は、後輪が1つしかないため、バックフォーク状のメインフレーム後端に挟まれるように後輪が位置している。他方、被告意匠は、後輪が2つあるため、後輪はメインフレームを挟むように位置している。そのため、両意匠にはこの点で大きな差異がある。
(ｴ)メインフレームの形状について
本件意匠は、フレームが、断面長円形状の太いメインフレームとサドルの端部付近から平面視略U字状にメインフレームから分岐するパイプ状のバックフォークとから構成される。他方、被告意匠は、フレームが、断面長円形状の太い単一のメインフレームのみで構成される。そのため、両意匠にはこの点で差異がある。
(ｵ)車輪のホイール部分について


本件意匠は、前輪の外側中央に略円錐台状の小突起が設けられている。他方、被告意匠は、前輪の外側に外方に僅かに膨出するホイールキャップが設けられている。そのため、両意匠にはこの点で差異がある。
ウ本件意匠と被告意匠の共通点の評価
本件意匠と被告意匠は、車輪の大きさという点では共通点がある。しかし、本件意匠の登録当時、本件意匠と同程度の車輪の大きさを用いた子供用乗用玩具は既に市場に存在していた。このため、この点に関する共通点は消費者に特段の印象を与えるものではない。したがって、両意匠の共通点は、格別なものであるとはいえない。
エ本件意匠と被告意匠の差異点の評価
(ｱ)車輪の数について
一般的に、3輪車と4   輪車とは異なる乗り物として認識される。このため、車輪の数が3輪であるか   4輪であるかという差異は、走行の安定性や概括的な印象に直結し、それ自体が看者に大きな異別感を与えるものである。すなわち、車輪の数の差異は、保護者から見て、明らかに異なる製品及び美感としての印象を与えるものであり、類否判断を左右するほどの大きな差異である。
(ｲ)車輪の配置について
子供用玩具においては、乗用中の転倒防止という点が注視される。本件意匠及び被告意匠に係る製品は、いずれも年齢が1～3歳の使用者を想定しているものであることから、保護者としては、必ずしも幼児がシートに座って乗ることのみを想定するのではなく、後輪の軸受部分に足を乗せるなどの行動も想定する。
この点について、本件意匠は、後輪がバックフォーク状のメインフレーム後端に挟まれるように後輪が位置しており、軸受部分に足が乗せられる形状となっている。これに対し、被告意匠は、メインフレームを後輪で挟むような位置にあるため、後輪の外側に足をかけることができないようになっている。これらの後輪の配置は、看者に対して、本件意匠は幼児が後輪の軸受部分に足をかけた際に容易に転倒することを想起させるのに対し、被告意匠は後輪に足をかけても転倒するとの印象は与えない。
以上のような差異は、本件意匠と比較して、被告意匠について、幼児による様々な利用方法でも転倒しにくいという点で、看者に転倒しにくい安定したものという印象を強く与える。そのため、この点は類否の判断を左右するほどの差異である。
(ｳ)メインフレームの形状について
メインフレームの形状について、本件意匠は断面長円形状のメインフレームが途中からバックフォーク状になっているのに対し、被告意匠は断面長円形状の単一の形状である。
また、本件意匠は、バックフォーク状になっている箇所が側面視において前方よりも細くなっていることから、使用者（幼児）が勢いよくサドルに座った際や後輪を地面に強くぶつけた際に細くなっている箇所が破損するとの印象を与える。他方、被告意匠は断面長円形状の単一の形状であるため、幼児が上記のような利用をしたとしてもメインフレームが破損することはないとの印象を与える。
したがって、メインフレームの形状の差異は、耐久性に関する看者の印象に大きく影響する。そのため、この点は類否の判断を左右するものといえる。
(ｴ)    車輪のホイール部分について
本件意匠は、前輪外側に外方に膨出する小突起が存在するため、使用者が前方に足を伸ばした際に、この膨出する小突起に足を接触させるとの印象を与える。他方、被告意匠は、前輪のホイール部分全体がカバーで覆われているため、使用者が突起部分に足を接触させる心配がなく、安全に利用できるとの視覚的効果がある。
そのため、この点は、両意匠の類否の判断を左右するほど大きな差異である。
オ総合評価
以上のような本件意匠の要部についての共通点と差異点を検討すると、本件意匠と被告意匠とは、車輪の大きさという点に共通点があるものの、3輪車と4   輪車との差異、車輪の配置の差異、メインフレームの形状の明らかな差異、車輪のホイールによる安全性への印象の差異など、多岐にわたる差異があることから、両意匠が類似しているとはいえない。(2)争点   2（損害の発生及びその額）について
（原告の主張）
次のとおり、被告製品の販売による被告の限界利益は44万   0664円である。したがって、原告は、同額の損害を受けたと推定される（意匠法39条   2項）。
ア売上額    265万5332   円
被告は、合計824個の被告製品を販売し、合計   265万5332   円（消費税込）の売上を得た。
イ販売のための経費等（下記①～⑦）    合計221万   4668円
①クーポン利用額    0円
被告は、クーポン利用額5万   2708円が売上から控除されると主張する。しかし、売上の算定段階でクーポン利用額がすでに控除されている明細もある。また、そもそもクーポン減額分は消費者の支払額が減少するだけであり、事業者の売上高はクーポン減額前の金額とし、クーポン発行費部分は別途費用として考慮することが会計上自然である。
②通関費用    18万0530   円
被告の算定においては、通関費用中に輸入消費税及び地方消費税が含まれている。これらの合計額1万   9200円は、控除すべき通関費用から除かねばならない。
そうすると、通関費用は89万   6300円（＝91万   5500円－1万   9200円）となる。このうち販売された824台分は、18   万0530円（＝89   万6300円÷4091台×824台）となる。
③運送料    71万1112   円
被告は、運送料を全国平均の運送料で計算しているが、消費税分は控除されるべきである。
消費税を控除した運送料の平均額は863円であるから、824   台分の運送料は71万   1112円（＝863円×824   台）となる。
④保管料    54万4690   円
本件商品は季節性が有るものではなく、流行が有る商品でもない。また、販売価額は後半上げてきているものの販売数量は大きく変わっておらず、販売数量が在庫量に影響されるものでもない。そこで、保管料の算定にあたっては、平均的に販売されているものと仮定する。a    被告は、令和元年7月   11日（最初のコンテナ輸入）から令和2   年11月15日（販売停止日）までに   1400台を仕入れ、824台を販売した。このうち、令和元年7月   11日（以下「第1   時点」という。）の最初の仕入は200台、同年   12月23   日（以下「第2時点」という。）の   2回目の仕入は599台、令和   2年6   月26日（以下「第   3時点」という。）の3回目の仕入は601   台である。


b第   1時点から第2   時点前日までの165日間で、被告は被告製品   240台を販売した（第1時点での仕入は   200台であるから、40台は次の仕入分の中から納品したものと考えられる。）。そうすると、200台を完売したのは第1時点から   153日目の令和元年12   月14日となる。これによれば、「その間の総在庫量」は底辺を200、高さを153   とする直角三角形の面積（200台×153日÷2＝15300）となる。また、1   日当たりの保管料は18台で   58円である、その間の全保管料は、15300×（58÷18）＝4万9300   円となる。
c第   2時点では599   台の仕入があったが、第2時点前日までに   40台のマイナスが生じていることから、その分は即時第2時点で納品を要することになり、結局、第2時点で仕入残は   559台となる。第2   時点から第3時点前日まで（185   日）の販売台数は450台であるから、第   3時点前日での残台数は559台－450   台＝109台である。そうすると、上記同様に、「その間の総在庫量」は下底を559、上底を109、高さを185   とする台形の面積であるから、（559＋109）×185÷2＝61790、それに1日当たりの保管料を掛けると、61790×58÷18＝19万9101   円となる。
d   第3時点では   601台の仕入れがあり、第3   時点前日での残台数が109台であるから、第3時点での仕入残は   710台となる。そこから143   日後の販売停止時点での残台数は576台である。
そうすると、上記同様に、「その間の総在庫量」は下底を710、上底を576、高さを143   とする台形の面積であるから、（710＋576）×143÷2＝91949、それに1日当たりの保管料を掛けると、91949×58÷18＝29万6280   円となる。
e以上より、保管料は合計   54万4690   円となる。
⑤出庫料    9万8880   円
⑥コンテナ荷下ろし料金    1万8127   円
⑦仕入価格    66万1329   円
仕入価格は、令和元年7月   5日の為替レート（TTS）は108.91   円、令和元年12月   6日は109.81   円、令和2年   6月16   日は108.32円であるから、これにより計算すると、それぞれ17万   4256円、52万   6210円、42万3152円の合計   112万3618   円となる。このうち824台分の仕入価格は66万1329   円となる。
（被告の主張）
被告製品についての原告の利益は、次のとおりマイナスとなっている。
ア売上額    260万2624   円
売上額265万   5332円からクーポン利用額5   万2708円を控除した   260万2624円が被告の売上となる。
イ経費等の金額    379万3318   円
被告の利益の算定にあたっては、以下の経費等を売上から控除すべきである。
①消費税    26万5533   円
上記売上額に対して10％の消費税がかかるため、26万   5533円が消費税として徴収される。
②   通関費用18   万4397円
被告製品は、他の商品と一緒にコンテナ積で輸入されるところ、これまで輸入会社（通関業者）へ支払った金額は合計91万   5500円である。この金額は3回の輸入による全商品   4091台に係るものである。そこで、販売済商品824台については、18   万4397円（＝91   万5500円÷4091   台×824台）の通関費用を要したこととなる。
③運送料    78万1976   円
販売済商品には運送料を要したところ、運賃表記載の運賃を平均すると1台につき   949円（消費税込）となる。そのため、販売済商品824   台については、78万1976   円の運送料を要したこととなる。
④保管料    131万1570   円
被告商品については、輸入後から販売までの保管料を要している。被告は、令和元年7月   11日に1065   台輸入しているところ、その保管料は、58円／坪（被告製品18   台分）であり、合計は4176円であった。したがって、販売済商品824台については、1   日約2655円（＝824   台÷18台分×58円）の保管料を要したこととなる。
そうすると、令和元年7月   11日から被告が販売を停止した令和2   年年11月   15日までの494   日分の保管料を計算した場合、131万1570   円（＝2655円×494日）となる。もっとも、在庫分についての保管料は現在も継続的に発生しているため、在庫分を含めた保管料として要する経費は上記金額よりも遥かに高額である。
⑤   出庫料9   万8880円
倉庫の商品を販売する場合、保管料とは別に出庫料を要する。この出庫料の単価は1台   120円であるため、販売済商品824   台については、9万8880円の出庫料を要したこととなる。
⑥   コンテナ荷下ろし料金1   万8127円コンテナから商品を倉庫へ移す際には、3万円/1コンテナの割合で手数料がかかる。本件は3回輸入しているため、1   万8127円（＝9   万円÷4091台×824台）の手数料を要したこととなる。
⑦仕入価格    113万2835   円
被告製品は合計3回に分けて輸入され、その仕入額の合計は   10298.5ドルとなる。これを、1ドル110   円（2019年平均為替レート）で計算した場合、被告製品の仕入額合計は113万   2835円となる。これには未販売商品の仕入額が含まれているが、未販売商品の仕入額も既に販売された商品の経費として計上されるべきものである。
第3   当裁判所の判断
1争点   1（本件意匠と被告意匠の類否）について
(1)意匠に係る物品の同一性


本件意匠に係る物品は子供用乗用玩具であるところ（前提事実(2)ア）、証拠（甲2）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、1～3歳程度の幼児を対象とする四輪自転車であり、玩具として販売されていることが認められる。すなわち、被告意匠に係る物品も子供用乗用玩具といえる。したがって、本件意匠と被告意匠は、意匠に係る物品が同一である。
(2)意匠に係る形状の類似性について
ア本件意匠及び被告意匠の構成態様
本件意匠と被告意匠の各構成態様は、それぞれ別紙本件意匠目録及び同被告意匠目録に各記載のとおりである（前提事実(2)イ、(3)イ）。なお、構成態様h及び   h’については、いずれも基本的には自転車の形状を有する子供用乗用玩具である本件意匠及び被告意匠における後輪部分の具体的な構成に関するものであるから、具体的構成態様と位置付けるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
イ本件意匠の要部
(ｱ)登録意匠と対比すべき相手方の製品に係る意匠とが類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う（意匠法24条   2項）。その際、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途及び使用態様、公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を斟酌して、取引者ないし需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠とが意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを重視して、観察を行うべきである。
(ｲ)前記(1)のとおり、本件意匠に係る物品と被告意匠に係る物品はいずれも子供用乗用玩具である。このことから、本件意匠及び被告意匠に係る各物品の需要者は、いずれも、これらの玩具で遊ぶ1～3歳程度の幼児の保護者であると認められる。
また、子供用乗用玩具での幼児の遊びは、保護者の介助を受けながら、まずハンドルにつかまり立ちするところから始まり、つかまり歩きをし、サドルにまたがり、足で床を蹴って前進することが基本となるものと思われる。したがって、需要者である保護者は、このような使用状況を想定し、幼児が安全に遊ぶことができるかという見地から全体観察を行うものと考えられる。特に、需要者は、玩具の転倒しにくさ、躯体の強固さ、幼児の体形に適した寸法比率か否か、幼児がけがをしないよう全体的に角のない丸みを帯びた形状をとっているか否か、といった点に関心をもって全体観察を行うものと考えられる。
(ｳ)本件意匠の基本的構成態様のうち、①垂直状のハンドルステム（構成態様A）、②左右平行一対の前輪（A）、③下方に略25°傾斜して伸びるフレーム（B）、④フレーム略中央上部に設けられるサドル（B）、⑤前輪と略同径の後輪（B）、⑥2つの前輪が存する前方の車幅が幅広で、後輪が存する後方が幅狭の形状（D）は、それぞれ、個別には公知意匠にもみられるものである（①、②、⑥につき乙1意匠、③につき乙   3意匠、④につき乙1、3意匠、⑤につき乙   3、5意匠）。しかし、上記①～⑥の各要素を組み合わせた全体としての形状を有する公知意匠及び構成態様Cにより特定された寸法比率等の公知意匠は証拠上見当たらない。(ｴ)以上の点を踏まえて、意匠に係る物品である子供用乗用玩具の性質、用途及び使用態様、並びに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を総合的に見ると、本件意匠のうち、看者である需要者の注意を最も惹く部分は、正面視及び側面視の構成、各部の寸法比率、後輪の形状、並びにこれらの要素の組合せにより、全体として、丸みを帯びて角がなく、２つの前輪が存する前方が幅広で、後輪が存する後方が幅狭の形状であるという点であるといえる。これらは構成要件A～D及び   hにより特定される。したがって、これらの部分をもって本件意匠の要部と把握するのが相当である。
ウ本件意匠と被告意匠との対比
(ｱ)共通点
本件意匠と被告意匠とは、その正面視の構成（構成態様A及び   A’）、側面視の構成（B及びB’）及び各部の寸法比率等（C   及びC’）において概ね共通する。また、両意匠は、全体として丸みを帯びて角がなく、２つの前輪が存する前方が幅広で、後輪が存する後方が幅狭の形状である点（D及びD’）においても共通する。すなわち、本件意匠と被告意匠とは、その基本的構成態様において共通する。
また、本件意匠と被告意匠とは、そのハンドル両端部の形状（a及びa’）、ヘッドチューブに設けられたカバーの形状（c及びc’）、ハンドルステムと左右の前輪を連結する車軸との接続態様（d及びd’）、サドルの形状等（g及びg’）においても共通するといえる。
(ｲ)差異点
a後輪の数及び配置（差異点   1）
本件意匠の後輪の数は1つであり、バックフォークの下端において、これよりやや太い伏椀状の軸受に支持された視認できない車軸によって軸支される（構成態様h）。これに対し、被告意匠の後輪の数は2   つであり、外側に前輪と同様なホイールキャップを有する２つの車輪がそれよりわずかに小径の円環状カバーを挟んで三層状に形成され、この円環状カバーにメインフレームの後端が連結され、軸受は視認できない（構成態様h’）。この点で、本件意匠と被告意匠とは差異（差異点1）がある。
bフレームの構成（差異点   2）
本件意匠のフレームは、断面が長円形状でヘッドチューブと略同一幅の太いメインフレームと、サドルの端部付近から平面視略Ｕ字状にメインフレームから分岐するパイプ状のバックフォークとから構成される（構成態様f）。これに対し、被告意匠のフレームは、断面が長円形状でヘッドチューブと略同一幅の太い単一のメインフレームで構成される（構成態様f’）。この点で、本件意匠と被告意匠とは差異（差異点2）がある。
cホイール部分の形状（差異点   3）
本件意匠の前輪の外側中央には略円錐台状の小突起が設けられる（構成態様e）。これに対し、被告意匠の前輪の外側には、外方に僅かに膨出する球面状のホイールキャップが設けられる（構成態様e’）。この点で、本件意匠と被告意匠とは差異（差異点3）がある。
dハンドルステムの形状（差異点   4）
本件意匠のハンドルステムは鉛直状に形成される（構成態様b）。これに対し、被告意匠のハンドルステムは上部において後方に湾曲し下方へ鉛直状に延びる（構成態様b’）。この点で、本件意匠と被告意匠とは差異（差異点4）がある。
e文字等の存在（差異点   5）


本件意匠には文字や模様、色彩がいずれの部位にも現れていない。これに対し、被告意匠のヘッドチューブ、メインフレーム、サドルには、それぞれ文字や模様、色彩が現れている（構成i’）。この点で、本件意匠と被告意匠とは差異（差異点5）がある。
エ共通点及び差異点の評価
(ｱ)本件意匠と被告意匠とは、基本的構成態様（構成態様   A～D）の全てにおいて共通するところ、これらはいずれも本件意匠の要部と把握されるものである。
(ｲ)差異点   1は、構成h   及びh'に係るものであるところ、構成h   も本件意匠の要部として把握されるものである。
しかし、被告意匠の後輪は、その数が2つではあるものの、その間に   2つの車輪よりわずかに小径の円環状カバーを挟んで三層状に形成されている。このため、被告意匠の後輪は、2つあるとはいえなお一体のものであるとの印象を与える。しかも、被告意匠においても、本件意匠と同様に後輪の存する後方が前輪の存する前方より幅狭となっており、その寸法比率も本件意匠のものと略共通する。これらの点を考慮すれば、差異点1は、要部に関する差異ではあるが、本件意匠との共通点を凌駕し、看者に起こさせる美感に決定的な影響を与えるものとまではいえない。(ｳ)差異点   2はフレームの構成に関する差異、差異点3   はホイール部分の形状に関する差異、差異点4はハンドルステムの形状に関する差異、差異点5は文字等の存在に関する差異であるところ、いずれも要部に関するものではない。また、幼児の使用時における安全性確保の見地から需要者が着目すべき点に関する相違であるともいえない。差異点5に関しては、本件意匠は子供用乗用玩具の形状を特定しているにとどまり、文字、模様、色彩等を特定するものではないと理解されることに鑑みると、そもそも、これをもって本件意匠と被告意匠との差異と見ることは必ずしもできない。
このため、少なくともこれらの差異は、本件意匠と被告意匠との共通点を凌駕し、看者に起こさせる美感に決定的な影響を与えるものとまではいえない。
(ｴ)以上より、本件意匠と被告意匠とは類似するものというべきである。
(ｵ)被告の主張について
これに対し、被告は、3輪車と4   輪車とは異なる乗り物として認識され、走行の安定性や概括的な印象に直結すること、後輪とフレームの構造の差異から、本件意匠は幼児が後輪の軸受部分に足をかけて転倒することを想起させるのに対し、被告意匠ではそのような印象を与えないこと、これに加え、本件意匠におけるバックフォーク部分の破損の可能性や前輪の小突起部分に足を接触させる可能性などの点も指摘し、本件意匠と被告意匠とは類似しない旨を主張する。
しかし、一般論としてはともかく、本件意匠と被告意匠に関しては、後輪の数に違いがあるものの、後輪が2つある被告意匠も、その間に   2つの車輪よりわずかに小径の円環状カバーを挟んで三層状に形成されているため、なお一体のものであるとの印象を与えることは上記のとおりである。
また、使用者である幼児が後輪の軸受部分に足をかけるといった事態が全く想定できないわけではないものの、軸受部分の形状、場所、大きさ等を踏まえると、使用者である幼児がそのような行為に及ぶ危険性は必ずしも高いとは思われないことなどから、この点は需要者の特に注意を惹くような部分とは必ずしもいえない。本件意匠のバックフォーク部分の破損や前輪の小突起部分に足を接触させる可能性の認識が与える印象についても、同様に考えられる。
その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張はいずれも採用できない。
(3)    小括
以上のとおり、本件意匠と被告意匠は、意匠に係る物品が同一であり、類似する意匠といえる。
したがって、被告が被告製品を製造、販売する行為は、原告の有する本件意匠権を侵害するものである。
2差止め及び廃棄請求について
弁論の全趣旨によれば、被告は、現在は被告製品の販売を停止していると認められるものの、その在庫全部を処分したことを認めるに足りる証拠はない。この点をも踏まえると、被告が今後被告製品を貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をして、本件意匠権を侵害するおそれはなお存することが認められる。また、被告製品は、「侵害の行為を組成した物品」（意匠法37条   2項）に当たると認められる。
したがって、原告は、意匠法37条   1項及び2   項に基づき、被告に対し、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄請求権をいずれも有する。
3争点   2（損害の発生及びその額）について
(1)後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告製品の売上げ及び経費等に関し、次の事実が認められる。
ア被告製品の売上額    265万5332   円証拠（乙7～10）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、令和元年7   月5日に被告製品200台を   1600ドルで、同年12   月6日に   599台を4792   ドルで、令和2年   6月16   日に601台を   3906.5ドルで輸入して仕入れ（合計1400台）、うち824台を販売し、その売上は合計   265万5332   円（消費税込。以下では税込価格を前提に検討する。）であることが認められる。
イ経費等の額    271万5515   円
「利益」（意匠法39条   2項）とは、侵害者の製品の売上高からその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益をいうと解される。
本件において、被告は、被告製品の販売のために、次の①～⑦のとおり、合計271万   5515円の経費等を支出したことが認められ、これらが売上高から控除すべき経費と把握される。
①仕入価格    66万1328   円


前記アのとおり、被告は、令和元年7月   5日に被告製品200   台を1600ドルで、同年12月   6日に599   台を4792ドルで、令和   2年6   月16日に601台を3906.5   ドルで輸入して仕入れた。各輸入当時の為替レート（甲7）によると、各輸入当時の仕入価格は、それぞれ、17万4256   円（＝1600ドル×108.91円）、52万   6209円（＝4792ドル×109.81   円）及び42万   3152円（＝3906.5ドル×108.32円）、合計   112万3617   円であることが認められる。これは1400台分の仕入価格であるところ、販売済みの被告製品が輸入された時期は個別には不明であることに鑑みると、実際の販売数量である824台分の仕入価格は、66   万1328円（＝112   万3617円×824   台/1400台）と認めるのが相当である（いずれも1   円未満切捨て（以下同じ））。
これに対し、被告は、未販売の被告製品の仕入額も経費に含まれる旨を主張する。しかし、意匠法39条   2項は、意匠権の侵害者が侵害品の販売等意匠権侵害行為によって得た利益をもって意匠権者の受けた損害額と推定するものであり、その基礎には、侵害者による侵害品の販売等により意匠権者が当該意匠権の実施品その他侵害品と市場において競合する製品の取引機会を奪われたという関係性がある。この観点からすると、未販売の侵害品の仕入額を経費として控除する理由はない。この点に関する被告の主張は採用できない。
②コンテナ荷下ろし料    1万8127   円
輸入した被告製品をコンテナから商品を倉庫へ移す際のコンテナ荷下ろし料として1万   8127円を要したことは、当事者間に争いがない。
③保管料    91万8099   円
保管料につき売上高から控除すべき経費とすること自体については、当事者間に争いがない。
証拠（乙12）及び弁論の全趣旨によれば、保管料は、一坪（被告製品18台分に相当する。）当たり1   日58円であることが認められる。そうすると、販売済みの被告製品824台分の   1日当たりの保管料は2655円（＝58円×824   台／18台）であり、最初の輸入日（令和元年7   月5日）から販売停止日（令和2   年11月   15日）までの494   日分の保管料をこれに基づき算定すると、131万1570   円（＝2655円×494日）となる。もっとも、これは被告製品824台が   494日間保管されていた場合の金額であって、実際には、被告製品は、3回の輸入後に随時販売され、倉庫から搬出されたものと考えられるから、上記金額をもって控除すべき保管料と考えることはできない。このため、この点に関する被告の主張は採用できない。
他方、被告製品1台ずつの保管期間は証拠上不明というほかない上、搬出後に購入者が受け取らず返送されて再度倉庫に保管されるに至る場合があることその他の個別的な事情もあり得るところ、この点も全く不明である。そこで、被告製品の輸入時期及び各回の輸入数量や被告製品に係る月別の販売数量の変動状況等に鑑みると、824台の販売に要した保管料は、494日間これが保管されていたと想定した場合の上記金額の7割に相当する91   万8099円（＝131   万1570円×0.7）と認めるのが相当である。この点に関する原告の主張は独自の仮定に基づく計算というほかなく、これを採用することはできない。
④出庫料    9万8880   円
倉庫の商品を販売する場合に保管料とは別に必要となる出庫料が9万8880円であり、これが売上高から控除すべき経費にあたることは、当事者間に争いがない。
⑤運送料    78万1976   円
販売済商品の運送料が売上高から控除すべき経費であること自体については、当事者間に争いがない。
被告製品の販売に伴い必要となった運送料の詳細は証拠上不明というほかないが、弁論の全趣旨によれば、販売先は日本全国に広く存在していたことがうかがわれる。そこで、地域別の運賃を定める運賃表（乙11）記載の運賃の平均額である1個当たり   949円（消費税込）を基に計算すると、販売済みの被告製品全体に要した運送料は、78万1976   円（＝949円×824台）であったと認められる。
⑥通関費用    18万4397   円
販売済みの被告製品に係る通関費用（税込）が18万   4397円（＝91万5500円／4091個×824   台）であり、消費税をこれに含めるか否かの点を除き、これを売上高から控除すべき経費とすること自体については、当事者間に争いがない。
⑦クーポン利用額    5万2708   円
被告製品の購入者は、ウェブサイト上のショッピングモール（楽天、Amazon等）を通じて被告製品を購入する際、各モールが発行しているクーポンを使用することがある。この場合、クーポン利用額が被告製品の販売価格から控除されて販売されることとなるから、「利益」の算定に当たってもこれを売上高から控除するのが相当である。
本件において、このようなクーポン利用額の合計は5万   2708円と認められる（乙7、13）。これに反する原告の主張は採用できない。(2)上記(1)ア及びイによれば、被告製品の販売については、売上額を上回る経費等の支出があったことになる。すなわち、被告は、本件意匠権の侵害品である被告製品の販売により利益を受けたとはいえない。そうである以上、意匠法39条   2項によっては原告の損害額は推定されない。その他原告の損害額を認定し得る具体的な事情はない。
したがって、原告は、被告に対し、本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しない。
第4   結論
よって、原告の被告に対する請求は、主文に記載した限度で理由があるから、この限りで認容し、その余は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言は相当でないから、これを付さないこととする。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官
杉    浦      正    樹
裁判官
小    口      五    大
裁判官
稲    垣      雄    大
別紙
被告製品目録
商品名   四輪バランストレーニングバイク
型式      YJS80
以上
別紙
意匠公報
別紙
本件意匠目録
１基本的構成態様


令和３年３月１７日判決言渡
令和２年（ネ）第１００５２号特許権持分一部移転登録手続等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２９年（ワ）第２７３７８号）
口頭弁論終結日令和２年１２月２４日
判                  決
控訴人           Ｘ
訴訟代理人弁護士          町    田    健    一
牧      野      知      彦
被控訴人           小野薬品   工業株   式会社訴訟代理人弁護士          重      冨      貴      光
古      庄      俊      哉
辻      居      幸      一
田    中    伸一    郎
補佐人弁理士           小    松    邦    光
被控訴人           Ｙ
訴訟代理人弁護士          岩    瀬    ひと    み
葛      西      陽      子
湯      村              暁
石      井      将      介
井      垣      太      介
主                  文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中主文第２，３項を取り消す。
２被控訴人らは，控訴人に対し，原判決別紙特許権目録記載の特許権につき，それぞれ持分４分の１の移転登録手続をせよ。
３被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して，１０００万円及びこれに対する被控訴人小野薬品工業株式会社（以下「被控訴人小野薬品」という。）について平成２９年９月５日から，被控訴人Ｙ（以下「被控訴人Ｙ」という。）について同月３日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。第２事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。）
１事案の要旨
本件は，控訴人が，特許権者を被控訴人ら両名として設定登録された，発明の名称を「癌治療剤」とする特許（特許第５８８５７６４号。請求項の数１８。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）に係る発明（以下「本件発明」という。）の共同発明者であり，本件特許は，共同出願違反によりされた旨主張して，被控訴人らに対し，控訴人が本件発明の発明者であることの確認及び特許法７４条１項に基づく本件特許権の持分各４分の１の移転登録手続を求めるとともに，被控訴人らによる上記共同出願違反の特許出願が控訴人に対する不法行為を構成する旨主張して，共同不法行為に基づく損害賠償として１０００万円及びこれに対する不法行為の後の訴状送達の日の翌日（被控訴人小野薬品につき平成２９年９月５日，被控訴人Ｙにつき同月３日）から各支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法（以下，単に「民法」という。）所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原判決は，本件訴えのうち，発明者確認請求に係る部分について，訴えの利益を欠くものとして，訴えを却下し，特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求に係る部分について，控訴人は本件発明の発明者であるとは認められないとして，いずれも棄却した。
控訴人は，原判決中，特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として，本件控訴を提起した。
２前提事実
以下のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決３頁末行末尾に「Ａ教授は，平成１４年に京都大学の副学長に就任した後，令和２年１０月１日，同大学の学長に就任した（甲１１０）。」を加える。
(2)原判決５頁１３行目の「筆頭著者」の次に「（「equal   contribution」として明示されていれば，複数名でも可）」を加える。
(3)原判決５頁１６行目から６頁１３行目までを次のとおり改める。
「(3)本件特許権等
ア(ア)被控訴人らは，平成１５年７月２日（優先日平成１４年７月３日及び平成１５年２月６日，優先権主張国日本）を国際出願日とする特許出願（特願２００４－５１９２３８号。以下「原出願１」という。甲３）の一部を分割して出願した特許出願（特願２００９－２０３５１４号。以下「原出願２」という。甲４）の一部を更に分割して出願した特許出願（特願２０１２－１９７８６１号。以下「原出願３」という。甲５）の一部を分割して，平成２６年１月２０日，新たに本件特許の特許出願（特願２０１４－７９４１号。以下「本件出願」という場合がある。）をし，平成２８年２月１９日，本件特許権の設定登録（請求項の数１８）を受けた（甲６，１２６）。(イ)原出願１については，平成２１年１１月２０日に特許第４４０９４３０号（以下，この特許に係る特許権を「関連特許権１」という。）として，原出願２については，平成２４年１２月２１日に特許第５１５９７３０号（以下，この特許に係る特許権を「関連特許権２」という。）として，原出願３については，平成２７年２月２７日に特許第５７０１２６６号（以下，この特許に係る特許権を「関連特許権３」という。）としてそれぞれ設定登録がされた（甲３ないし５）。
(ウ)本件特許権及び関連特許権１ないし３に係る特許公報（甲３ないし６）の「発明者」欄には，発明者として「Ｙ」（被控訴人Ｙ），「Ａ」（Ａ教授），「Ｂ」（Ｂ氏）及び「Ｃ」（被控訴人小野薬品の従業員（当時））の４名が記載されている。
イ本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし１８の記載は，次のとおりである。
【請求項１】
ＰＤ－１の免疫抑制シグナルを阻害する抗ＰＤ－Ｌ１抗体を有効成分として含む癌治療剤。
【請求項２】
抗ＰＤ－Ｌ１抗体が，ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１の相互作用を阻害する請求項１記載の癌治療剤。
【請求項３】
抗ＰＤ－Ｌ１抗体が，キメラ抗体，ヒト化抗体または完全ヒト型抗体である請求項１または２記載の癌治療剤。
【請求項４】
癌が，癌腫，扁平上皮癌，腺癌，肉腫，白血病，神経腫，メラノーマ，リンパ腫および骨髄腫から選択されるいずれかの癌である請求項１～３のいずれか１項記載の癌治療剤。
【請求項５】


扁平上皮癌が，子宮頚管，瞼，結膜，膣，肺，口腔，皮膚，膀胱，舌，喉頭または食道の癌である請求項４記載の癌治療剤。
【請求項６】
腺癌が，前立腺，小腸，子宮内膜，子宮頚管，大腸，肺，膵，食道，直腸，子宮，胃，乳房または卵巣の癌である請求項４記載の癌治療剤。
【請求項７】
癌が，肺癌，大腸癌，食道癌，卵巣癌，メラノーマまたはリンパ腫である請求項１～３のいずれか１項記載の癌治療剤。
【請求項８】
肺癌が，肺扁平上皮癌または肺腺癌である請求項７記載の癌治療剤。
【請求項９】
癌が，ＰＤ－Ｌ１を発現する癌である請求項１～３のいずれか１項記載の癌治療剤。
【請求項１０】
さらに，免疫賦活剤と組み合わせることを特徴とする請求項１記載の癌治療剤。
【請求項１１】
免疫賦活剤が，サイトカインまたは癌抗原である請求項１０記載の癌治療剤。
【請求項１２】
サイトカインが，ＧＭ－ＣＳＦ，Ｍ－ＣＳＦ，Ｇ－ＣＳＦ，インターフェロン－α，インターフェロン－β，インターフェロン－γ，ＩＬ－１，ＩＬ－２，ＩＬ－３またはＩＬ－１２である請求項１１記載の癌治療剤。
【請求項１３】
癌抗原が，ＭＡＧＥ－１もしくはＭＡＧＥ－３由来のＨＬＡ－Ａ１またはＨＬＡ－Ａ２拘束ペプチド，ＭＡＲＴ－１，ｇｐ１００，ＨＥＲ２／ｎｅｕペプチド，ＭＵＣ－１ペプチドおよびＮＹ－ＥＳＯ－１から選択される一または二以上の癌抗原である請求項１１記載の癌治療剤。
【請求項１４】
免疫賦活剤が，抗ＣＴＬＡ－４抗体である請求項１０記載の癌治療剤。
【請求項１５】
さらに，化学療法剤と組み合わせることを特徴とする請求項１記載の癌治療剤。
【請求項１６】
化学療法剤が，アルキル化剤，ニトロソウレア剤，代謝拮抗剤，抗癌性抗生物質，植物由来アルカロイド，トポイソメラーゼ阻害剤，ホルモン療法剤，ホルモン拮抗剤，アロマターゼ阻害剤，Ｐ糖蛋白阻害剤および白金錯体誘導体から選択される一または二以上の化学療法剤である請求項１５記載の癌治療剤。
【請求項１７】
さらに，白血球減少症治療薬，血小板減少症治療薬，制吐剤または癌性疼痛治療薬から選択される一または二以上と組み合わせることを特徴とする請求項１記載の癌治療剤。
【請求項１８】
インビボにおいて癌細胞の増殖を抑制する作用を有する請求項１記載の癌治療剤。
ウ被控訴人小野薬品が製造及び販売している医薬品「オプジーボ」は，関連特許権１及び２に係る発明の実施品である。」
(4)原判決８頁１４行目冒頭からから１５行目の「誘導されること」までを「同論文には，抗原受容体を介したＴリンパ球及びＢリンパ球の刺激によりＰＤ－１の発現が誘導されること，ＰＤ－１の発現はアポトーシスの一般的経路には必要でないこと」と改める。
(5)原判決９頁１行目末尾に「また，同論文には，感作されたＴ細胞上のＰＤ－１は，特定の抗原提示細胞の刺激によるＴＣＲ介在の増殖反応を負に調節することが強く示唆されること，ＰＤ－１は，免疫応答の負の調節遺伝子として，末梢性自己寛容の維持に示唆されたことなどの記載がある（乙Ｂ６）。」を加え，同頁６行目の「ＰＤ－１の」から７行目の「ところ，」までを削り，同頁９行目の「ＰＤ－Ｌ１遺伝子を譲り受けた上で，」を「ＰＤ－Ｌ１遺伝子情報の提供を受けた上で，」と，同頁２１行目から２２行目にかけての「１－１１１抗体及び１－１６７抗体を得た。」を「１－１１１抗体及び１－１６７抗体を産生するハイブリドーマを得た。」と改める。
(6)原判決１０頁８行目の「同論文には，」から９行目の「記載がある」までを「ＪＥＭ論文には，「ヒト卵巣腫瘍から３つのＥＳＴがみられるように，ＰＤ－Ｌ１は，いくつかの癌において発現されている。このことは，腫瘍が，抗腫瘍免疫応答を阻害するために，ＰＤ－Ｌ１を使用している可能性を提起する。」との記載がある」と，同頁２５行目の「確認作業」を「確認実験」と改める。


(7)原判決１１頁７行目から８行目にかけての「ランダムに多数のがん細胞」を「Ａ研に保存されていた複数の細胞株（甲８３（７－１頁〔H12.9.29〕））」と改め，同頁２１行目から末行までを次のとおり改める。「控訴人は，平成１２年９月頃，Ｄ助手から，「１．ピロリン酸モノエステル系抗原のヒトγδ型Ｔ細胞に及ぼす影響の検討(1)    ヒトγδ型Ｔ細胞をピロリン酸モノエステル系抗原で刺激した際のシグナル解析，(2)ヒトγδ型Ｔ細胞を腫瘍細胞株にパルスしたピロリン酸モノエステル系抗原で刺激した際のシグナル解析」，「２．ＰＤ－１遺伝子のヒトγδ型Ｔ細胞に及ぼす影響(1)    ヒトγδ型Ｔ細胞上のＰＤ－１分子の発現の解析，(2)ＰＤ－Ｌ１によるヒトγδ型Ｔ細胞の調節機構の解析」，「３．マウスＰＤ－Ｌ１のＮＫ細胞に及ぼす影響(1)    マウスＰＤ－Ｌ１を発現するＹＡＣ細胞株の樹立，(2)マウスＮＫ細胞上のＰＤ－１分子の発現の解析，(3)マウスＰＤ－Ｌ１によるマウスＮＫ細胞の調節機構の解析」（甲２８）を控訴人の研究テーマとして与えられた。控訴人は，その頃から，ヒトγδ型Ｔ細胞及びＮＫ細胞を使用した具体的な実験に従事するようになった。」(8)原判決１２頁２行目の「また，」の次に「ＮＫ細胞においても，ＰＤ－１の発現を観察することができず，」を加え，同頁８行目から９行目にかけての「（実施例１関係）」を「（本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「本件明細書等」という。甲６）記載の「実施例１関係」（以下「実施例」と表記する場合は，本件明細書等記載の「実施例」を意味する。））」と改め，同頁１０行目から１３頁５行目までを次のとおり改める。
「(ア)２Ｃ細胞におけるＰＤ－１の発現の確認
控訴人は，ヒトγδ型Ｔ細胞上のＰＤ－１分子の発現及びマウスＮＫ細胞上のＰＤ－１分子の発現をいずれも観察できなかった後，平成１２年１０月から１１月にかけての頃，２Ｃ細胞にＰ８１５細胞で刺激を与えるなどしてＰＤ－１分子が発現していることを確認する実験を開始し，同月１７日，Ａ研のグループミーティングで２Ｃ細胞にＰＤ－１が発現したことを報告した（甲５０，甲８３（７－１２頁〔H12.11.17〕））。２Ｃ細胞は，遅くとも１９９９年（平成１１年）までに，Ａ教授がＥ教授から入手し，Ａ研に所属するＦ氏によって維持されていた（乙Ｂ１３(１０頁)，証人Ａ）。」
(9)原判決１３頁７行目から１２行目までを次のとおり改める。「Ａ教授は，平成１２年１１月１７日，Ａ研のグループミーティングで，控訴人から，２Ｃ細胞にＰＤ－１分子が発現したことを確認したとの報告を受けたこと，Ｐ８１５細胞にはＰＤ－Ｌ１を発現していないことが確認されていたことから，ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１の相互作用について確認する実験を行うには，Ｐ８１５細胞にＰＤ－Ｌ１を遺伝子導入した細胞（以下「Ｐ８１５／ＰＤ－Ｌ１細胞」という。）を作製した上で，ＰＤ－Ｌ１を発現していない野生型のＰ８１５細胞との対比を行うことが必要であると考え，控訴人に対し，Ｐ８１５／ＰＤ－Ｌ１細胞の作製をするよう助言，指導した。（甲８３（７－１２頁〔H12.11.17〕））２Ｃ細胞は，Ｂ６系マウスに，主要組織適合抗原遺伝子複合体（ＭＨＣ）クラスＩ分子のＨ－２Ｌｄを認識するＴ細胞受容体（ＴＣＲ）をコードする遺伝子を導入した２Ｃマウスに由来するキラーＴ細胞であり，その細胞表面に発現したＨ－２Ｌｄを認識するＴＣＲを介して，異系のマウス由来の細胞上に発現するＨ－２Ｌｄを認識し，本来免疫応答する同系のＢ６系マウス由来の細胞のみならず，異系のマウス由来の細胞にも免疫応答する。Ｐ８１５細胞は，ＤＢＡ／２マウス由来のがん細胞であり，ＰＤ－Ｌ１を発現していないことは，上記ア(イ)の実験により確認されていた。Ｐ８１５細胞は，２Ｃ細胞が認識するＨ－２Ｌｄを発現し，かつ，ＮＫ抵抗性でＴ細胞感受性という性質を備えたがん細胞であるため，ＮＫ細胞による影響を考慮する必要がなく，キラーＴ細胞の解析に適していた。上記のとおり，Ｂ６系マウスに由来する２Ｃ細胞とＤＢＡ／２マウスに由来するＰ８１５細胞とは，その由来するマウスの系が異なり，この２つの細胞を組み合わせた実験は，異なるＭＨＣを有する細胞を標的細胞とする異系の細胞の組合せによる実験である。（以上，乙Ｂ１３（１０～１６頁），乙Ｂ１４（２５～２６頁），証人Ａ）」
(10)原判決１３頁１８行目から１９行目にかけての「バリアナンス」を「バリアンス」と改める。
(11)原判決１６頁４行目の「必要がある。」を「必要があることについて，控訴人は，Ａ教授から助言を受けた。」と改める。
(12)原判決１７頁２行目から３行目にかけての「ＰＮＡＳ論文Ｆｉｇ．３Ｂに掲載され，本件明細書等の実施例３に関する【図３】（Ｂ）にも」を「本件明細書等の実施例３に関する【図３】（Ｂ）に」と改める。⒀原判決１８頁２０行目の「開始した。」を「開始した。（甲８３（７−４４[H13.6.8]））」と改める。


⒁原判決１９頁２５行目の「上記実験の結果」から末行の「得られた。」までを「控訴人は，Ｊ５５８Ｌ細胞にＰＤ－Ｌ１を強く発現していることを確認し，Ｊ５５８Ｌ細胞を皮下移植したＢａｌｂ／Ｃマウスにおいて，［Ｆ（ａｂ’）２型の］抗ＰＤ－Ｌ１抗体によって腫瘍が大きくなるのが阻害されることを示すデータを得た。」と改める。
⒂原判決２０頁１１行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「⑽本件訴訟に至る経緯等
ア米国法人のダナ・ファーバー・キャンサー・インスティテュート社（以下「ダナ・ファーバー癌研究所」という。）及びジェネティックス・インスチチュート社（以下「ＧＩ社」という。）は，発明の名称を「ＰＤ−１，Ｂ７―４の受容体，およびその使用」とする発明について，平成１２年８月２３日（優先日平成１１年８月２３日及び同年１１月１０日，優先権主張国米国）を国際出願日とする特許出願（特願２００１－５１８８７０号。以下「ダナ・ファーバー癌研究所等の特許出願」という。）をした（甲６０，６１）。
上記特許出願に係る公表特許公報（甲６１）の「発明者」欄には，発明者としてＧ（以下「Ｇ博士」という。）及びＨ（以下「Ｈ博士」という。）の２名が記載されている。
イ(ア)ダナ・ファーバー癌研究所は，２０１５年（平成２７年）９月２５日頃，米国マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所（以下「マサチューセッツ州連邦地裁」という。）において，被控訴人ら，Ｅ．Ｒ．スクイブ社及びサンズブリストル・マイヤーズスクイブ社を被告として，ダナ・ファーバー癌研究所に所属していたＨ博士及びＧＩ社に所属していたＧ博士が，被控訴人らが保有する関連特許権１ないし３及び本件特許権の米国対応特許（以下「米国特許」という。）に係る発明の共同発明者である旨主張して，米国特許の発明者名の訂正を求める訴訟（以下「別件米国訴訟」という。）を提起した（甲１００・訳文甲１００の２）。
(イ)京都大学の代理人弁護士は，平成２８年４月，控訴人に対し，別件米国訴訟に関し，被控訴人らのために本件発明に関連する実験ノートを提出すること及びデポジションを受けることを依頼した（甲１６，６８の１）。
控訴人の代理人弁護士は，同年８月２２日到達の内容証明郵便（甲１６の１，２）で，被控訴人小野薬品に対し，控訴人は，京都大学の代理人弁護士からの上記依頼を受けて，本件特許権及び関連特許権１ないし３の存在を知ったが，これらの特許権に係る発明は，いずれも控訴人が京都大学大学院に在籍中に発明したものであり，控訴人は少なくとも共同発明者としての権利を有しているので，この点について協議をしたい旨の申入れをした。
その後，同年１０月７日頃から，控訴人の代理人弁護士と被控訴人らの代理人弁護士との間で，交渉を行ったが，合意に至らなかった（甲１８の１，２，１９，２２の１ないし３等）。
控訴人は，平成２９年８月１４日，本件訴訟を提起した。(ウ)マサチューセッツ州連邦地裁は，２０１９年（令和元年）５月，別件米国訴訟について，Ｇ博士及びＨ博士によるＰＤ－Ｌ１の発見，Ｇ博士によるＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１結合が免疫応答を阻害することの発見，Ｇ博士及びＨ博士による抗ＰＤ－１抗体及び抗ＰＤ－Ｌ１抗体が阻害経路のシグナルを阻害できることの発見，Ｈ博士による腫瘍細胞におけるＰＤ－Ｌ１の発現の確認実験を通じて，米国特許に係る特許発明の着想に多大な貢献をしたから，Ｇ博士及びＨ博士は共同発明者である旨判断して，ダナ・ファーバー癌研究所の請求を認容する判決（甲１００・訳文甲１００の２，甲１０８・訳文甲１０８の２）をした。
被控訴人ら，Ｅ．Ｒ．スクイブ社及びサンズブリストル・マイヤーズスクイブ社は，上記判決を不服として控訴したが，米国連邦巡回区控訴裁判所は，２０２０年（令和２年）７月１４日，上記判決を維持する旨の判決（甲１０８・訳文甲１０８の２）をした。」
３争点
⑴控訴人の共同発明者性（争点１）
⑵本件特許権の持分移転登録手続請求の可否（争点２）⑶被控訴人らの不法行為の成否及び控訴人の損害額（争点３）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（控訴人の共同発明者性）について
以下のとおり「当審における当事者の補充主張」を付加するほか，原判決の「事実及び理由」の第３の２記載のとおりであるから，これを引用する。
【当審における当事者の補充主張】
(1)控訴人の主張
原判決は，本件発明の発明者を認定するに当たっては，①抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの技術的思想の着想における貢献，②ＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害する抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製・選択における貢献，③仮説の実証のために必要となる実験系の設計・構築における貢献及び個別の実験の遂行過程における創作的関与の程度などを総合的に考慮し，認定されるべきであるとした上で，①について，本件発明の技術的思想を着想したのは，被控訴人Ｙ及びＡ教授であって，控訴人は関与していない，②について，抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製・選択に貢献した主体は，Ａ教授及びＤ助手である，③について，本件発明を構成する個々の実験の設計及び構築をしたのはＡ教授であったものと認められ，控訴人は，本件発明において，実験の実施を含め一定の貢献をしたと認められるものの，その貢献の度合いは限られたものであり，本件発明の発明者として認定するに十分なものであったということはできないとして，控訴人が本件発明の発明者であると認めることはできない旨判断した。


しかしながら，以下に述べるとおり，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」は，本件出願当時，公知であったことに照らせば，本件発明の技術的思想の特徴的部分は，具体的な免疫細胞と標的となるがん細胞を用いた実験によってがん免疫の効果を実証し，上記着想を具体化した点にあり，かかる実験の着想及び遂行に貢献した控訴人は，本件発明の発明者であるというべきであるから，原判決の判断は誤りである。ア抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」は，
公知であったこと
①２０００年（平成１２年）１０月２日に公表された「新しいＢ７ファミリーメンバーによるＰＤ－１免疫抑制性受容体の関与が，リンパ球活性化の負の制御を導く」と題するＪＥＭ論文（甲６６）には，「ヒト卵巣腫瘍から３つのＥＳＴがみられるように，ＰＤ－Ｌ１は，いくつかの癌において発現されている。このことは，腫瘍が，抗腫瘍免疫応答を阻害するために，ＰＤ－Ｌ１を使用している可能性を提起する。」との記載があること，②ダナ・ファーバー癌研究所等の特許出願の優先権主張の基礎出願は，１９９９（平成１１）年９月に出願され，この出願に係る明細書には，「ＰＤ－１を介するシグナリングを阻害する作用剤を対象の免疫細胞に投与して，免疫応答のアップレギュレーションから利益を受けるであろう症状を治療することを特徴とする…１の具体例において，該症状は，腫瘍…からなる群より選択される。」（甲６１の【０００９】参照）との記載があることからすると，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」は，本件出願前に公知であったといえる。
そうすると，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの着想は，本件発明の技術的思想の特徴部分となるものではないから，控訴人が上記着想に関与していないことは，控訴人が本件発明の発明者であることの認定判断において重要ではない。
そして，本件発明の技術的思想の特徴部分は，具体的な免疫細胞と標的となるがん細胞を用いた実験によってがん免疫の効果を実証し，上記着想を具体化した点にあるというべきである。
イ抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製・選択における控訴人の貢献本件発明の完成には抗ＰＤ−Ｌ１抗体の樹立とその機能を実証することが必要であるところ，控訴人は，抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製に貢献している。ウ本件発明を構成する個々の実験の構想及び具体化における控訴人の貢献学生が行う研究室での活動において，研究の基となる実験を実際に担当し，着想を具体化した者は，その具体化することが当業者にとって見れば自明のことである場合など特段の事情がない限り，単なる補助にとどまるものとはいえない。
控訴人が，Ａ研に所属する学生であった以上，指導教官であるＡ教授から，一定程度の技術的な指導があったことは当然であるが，これを受けて控訴人は，種々の試行錯誤を重ねて本件発明に係る実験系を構築し，主要な実験のほぼすべてを単独で行ったのであり，特に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験の着想に関しては，以下に述べるとおり，Ａ教授からの指示はなく，この実験の成功により，本件発明は具体化したのであって，これに対する控訴人の貢献の度合いは大きいというべきである。(ア)控訴人は，Ａ研のＦ氏から，Ｆ氏が２Ｃ細胞を活性化するためにＰ８１５細胞との組合せを利用している旨を聞いて，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を組み合わせてＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１の相互作用を検証する実験系を着想した。これは，控訴人は，①Ａ研に入る前にＡ教授から渡されたＪＥＭ論文のアブストラクト（概要）の部分から，活性化されたＴ細胞にＰＤ－１が発現することを学んでおり，Ｔ細胞を活性化すると，ＰＤ－１が発現することを知っていたこと，②Ｐ８１５細胞にはＰＤ－Ｌ１が発現していないことを知っていたことから，２Ｃ細胞がＴ細胞の一種である以上，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を組み合わせれば，２Ｃ細胞にもＰＤ－１が発現するのではないかと考えたことによるものである。また，２Ｃ細胞を培養する際，そのキラー活性を維持するために，限界稀釈法でクローニングして一部を廃棄することになるが，廃棄する分については，特段分量を記録するようなことはなく，控訴人がＦ氏から自由に譲り受けられる状況にあった。
そして，２Ｃ細胞を含むキラーＴ細胞を用いた実験はＤ助手の課題メモ（甲２８）に記載されていないこと，平成１２年１１月１７日より前のグループミーティングメモに２Ｃ細胞を用いた実験に関する記載がみられないことは，Ａ教授やＤ助手が，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞とを用いた実験の指示をしておらず，控訴人が独自にこの組合せを着想して２Ｃ細胞におけるＰＤ−１の発現を確認する実験を行ったことを裏付ける重要な事実である。
(イ)控訴人が平成１２年１１月１７日のグループミーティングメモに「ＹＡＣ－１，ＹＡＣ－１／ＰＤ－Ｌ１」と通常の細胞と遺伝子導入した細胞を連記していることからもうかがえるとおり，控訴人は，同日のグループミーティングで２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を提案した際，ＰＤ−Ｌ１を遺伝子導入した細胞と比較することも視野に入れていたが，グループミーティングメモに明記していなかったため，Ａ教授から，Ｐ８１５細胞にＰＤ－Ｌ１を遺伝子導入した細胞（Ｐ８１５／ＰＤ－Ｌ１細胞）との比較をするよう助言されたものである。このような助言がされたことから，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験が控訴人の着想であることを否定されるものではない。


また，控訴人が２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験を着想した時点では，その後の展望を有していなかったとしても，本来，発明に至る過程は試行錯誤の連続であるから，上記着想の具体化に関する控訴人の創作的な関与が否定されるものではない。
そして，本件発明は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験を行ったことがブレークスルーになって実際に抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果を実証したことに価値があるから，控訴人による上記組合せ実験の着想及び遂行の重要性は十分に評価されるべきである。
エＰＮＡＳ論文の共同第一著者であること等
(ア)科学者の世界では，論文の筆頭著者がその研究において重要な貢献をしたものと推認されるという経験則がある。
しかるところ，控訴人は，本件発明と同内容のＰＮＡＳ論文の共同第一著者（筆頭著者）であり，同論文を根拠論文として京都大学から博士号を授与されている。これらの事実だけでも控訴人が本件発明の発明者であることを認められるべきである。
(イ)被控訴人Ｙ及びＡ教授は，ＰＮＡＳ論文の共著者である。Ａ教授は本件訴訟の当事者ではないが，被控訴人Ｙに代わって原審で人証の取調べを受けるなど，実質的には被控訴人Ｙと一体となる立場の者である。そして，被控訴人Ｙ及びＡ教授は，控訴人をＰＮＡＳ論文の筆頭著者として認め，京都大学において博士号を授与できる根拠となる文書を作成して，論文公聴会では主査として博士論文を審査したこと，研究科会議における採決により，京都大学が控訴人に博士号を授与していること（甲１０２）からすれば，被控訴人Ｙが，控訴人が本件発明の発明者であることを否定し，これと相反する主張をすることは信義則に違反する。
オ小括
以上のとおり，①抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」は，本件出願当時，公知であったから，本件発明の技術的思想の特徴的部分は，上記公知の課題について具体的な免疫細胞と標的となるがん細胞を用いて抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果を実証した点にあること，②控訴人は，抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製に貢献し，指導教官であるＡ教授から指導を受けながら，試行錯誤を重ねて本件発明を構成する個々の実験系を構築し，主要な実験のほぼすべてを単独で行い，特に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験に関しては，Ａ教授から指示を受けることなく着想して，遂行し，この点に関する控訴人の貢献の程度は大きいこと，③控訴人が本件発明と同内容のＰＮＡＳ論文の筆頭著者（共同第一著者）であること等からすると，控訴人は，本件発明の具体化に創作的に関与したものといえるから，本件発明の発明者であるというべきである。これを否定した原判決の判断は誤りである。
⑵被控訴人Ｙの主張
ア抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」が公
知であったとの主張に対し
ＪＥＭ論文における単にＰＤ－Ｌ１ががん免疫応答に関与する可能性を抽象的に示唆するのみの記載をもって，具体的かつ論理的に実証可能な抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの技術的思想の「着想」が公知であったといえないことは明らかである。
これと異なる控訴人の主張は失当である。
イ抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製・選択における控訴人の貢献の主張に対しモノクローナル抗体は，クローン化された（単一の細胞由来の）抗体産生細胞（ハイブリドーマ）が産生する抗体のことをいい，限界希釈を経て，このようなハイブリドーマが得られた時点で，モノクローナル抗体が樹立できたものといえるところ，遅くとも平成１２年（２０００年）４月２２日の時点までには，Ａ研において，実際に機能を満たす抗ＰＤ－Ｌ１抗体（１－１１１抗体，１－１６７抗体）が樹立されていた。この樹立までの過程に控訴人の関与は一切なかったから，抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製に控訴人が創作的に関与したとはいえない。ウ本件発明を構成する個々の実験の構想及び具体化における控訴人の貢献
の主張に対し
(ア)控訴人は，Ａ教授から指示を受けることなく，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験を着想して，遂行したこと，本件発明は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験を行ったことがブレークスルーになって実際に抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果を実証したことに価値があること等からすると，控訴人は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験に創作的に関与した旨主張する。


しかしながら，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を構築したのはＡ教授であり，実験目的にふさわしい細胞の組合せとして２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を採用したのもＡ教授である。Ａ教授が２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せを採用した理由は，①活性化したキラーＴ細胞上のＰＤ－１の発現が既に確認されていたこと（乙Ｂ５・Ｉｎｔ．Ｉｍｍｕｎｏｌ論文），②Ｉｍｍｕｎｉｔｙ論文（乙Ｂ６）に報告したＰＤ－１遺伝子欠失マウスを用いた実験において，既に２Ｃマウスが使用されていたこと，③Ｐ８１５細胞は，Ａ教授が１９７０年代から研究に使用してきた経験からその性状を熟知していたがん細胞であったこと，④Ｐ８１５細胞は代表的なＮＫ細胞抵抗性がん細胞であって，細胞傷害性Ｔ細胞の解析に最適であったこと，⑤当時Ａ研で維持されていたＰ８１５細胞はＰＤ－Ｌ１を発現していないことが確認されたこと，⑥当時既に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せによる細胞傷害性アッセイが標準的な実験系であったこと等によるものである。
他方，控訴人は，２Ｃ細胞及びＰ８１５細胞の性状に関する知識を欠いており，Ｐ８１５／ＰＤ－Ｌ１細胞と組み合わせた実験等のその後の一連の実験についても，具体的なプランはなかった上，ＡＤＣＣ効果による可能性を除外するための抗体の断片化実験の必要性もＡ教授が説明したものであること等からすると，控訴人が２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験について創作的に関与したとはいえない。
また，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験系は，ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１相互作用によりＴ細胞の細胞傷害性活性機能自体が抑制されることを証明するための手段の１つにすぎないし，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を組み合わせた実験系は，当時既にＴ細胞による細胞傷害性を検証するための標準的な実験系であり，当該検証に非常に適したモデルではあるが，この実験系でなければならなかったわけではないから，当該細胞を実験系に採用したことそれ自体は「ブレークスルー」と評されるべきものではない。
したがって，控訴人の上記主張は失当である。
(イ)控訴人は，指導教官であるＡ教授から指導を受けながら，試行錯誤を重ねて本件発明を構成する個々の実験系を構築し，主要な実験のほぼすべてを単独で行ったから，本件発明の具体化に創作的に関与した旨主張する。
しかしながら，控訴人が行ったと主張する「試行錯誤」とは，研究室において既に用意されていた試料・サンプルを用いて行う標準的な実験の手順の範囲内において，細部の条件を至適化しながら実験作業を行ったということであり，本件発明に対する創作的な関与と評価できるものではないから，控訴人の上記主張は失当である。
エＰＮＡＳ論文の共同第一著者であること等の主張に対しＡ教授が，控訴人をＰＮＡＳ論文の筆頭著者（共同第一著者）としたのは，控訴人が実際に多くの実験作業を行ったからであるにすぎないし，博士論文の審査に際してＡ教授が提出した文書（甲１の２）の「ｅｑｕａｌｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎとして，分担担当した。」との記載も，控訴人がＰＮＡＳ論文の共同の筆頭筆者であるということを説明するものにすぎず，学位の取得は，学位授与に関する所定の要件を満たしているかという点を判断するものであって，当該研究を行うに当たって創作的な関与があったかを審査するものではない。
したがって，控訴人がＰＮＡＳ論文の筆頭著者（共同第一著者）であるからといって，控訴人が本件発明の発明者であるということはできない。
オ小括
以上のとおり，控訴人は，本件発明の発明者であるとはいえない。
⑶被控訴人小野薬品の主張
ア抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」が公
知であったとの主張に対し
ＪＥＭ論文は，「腫瘍が，抗腫瘍免疫応答を阻害するために，ＰＤ－Ｌ１を使用している可能性」について言及しているにすぎず，ＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１の相互作用の阻害によって治療に有効ながん免疫を誘導する可能性については何ら言及がなく，しかも，ＪＥＭ論文では，抗腫瘍免疫応答からの逃避機構が現実に存在することについて実証されていない。したがって，ＪＥＭ論文の記載をもって，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」が公知であったということはできない。イ本件発明を構成する個々の実験の構想及び具体化における控訴人の貢献
の主張に対し
(ア)平成１２年（２０００年）４月に京都大学生命科学研究科に修士課程の学生として入学した控訴人は，同年１１月頃に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験に関与しているが，その当時，控訴人は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞に関する基本的な知識・理解すら有しておらず，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験を適切に策定し，その実験結果を適切に評価することはおよそ不可能であったことからすると，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞との組合せ実験の実験計画を適切に策定し，同実験の結果を適切に評価したのは，控訴人ではなく，がん免疫の分野において圧倒的な経験，知見を有していたＡ教授であり，控訴人は，Ｄ助手の実技指導の下，Ａ教授の補助者として同実験の作業を行ったにすぎないから，本件発明の技術的思想の創作行為に現実的な加担をしたとはいえない。この点に関し控訴人は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を組み合わせることを発案したのは控訴人である旨主張するが，そのような発案をしただけでは本件発明に係る科学的知見を実証するための２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験の計画を策定したといえない。


また，控訴人は自らが実験を繰り返したと縷々主張するが，本件発明の技術的思想の創作行為に現実的な加担をしたといえるためには，明らかにすべき科学的知見（発明）を確認するに当たり，その前提として適切かつ具体的な実験系を構築し，当該実験を遂行した結果を適切に評価することが必要であるところ，控訴人はそのような知識・理解を備えていなかったから，控訴人が実験作業を繰り返し行ったとしても本件発明の技術的思想の創作行為に現実的な加担をしたとはいえない。その他の実験（ＤＢＡ／２マウスへのＰ８１５／ＰＤ－Ｌ１細胞移植実験（実施例２関係），Ｐ８１５特異的細胞傷害性Ｔ細胞及びＰ８１５移植ＤＢＡ／２マウスに対する抗ＰＤ－Ｌ１抗体の投与実験（実施例３関係），Ｊ５５８Ｌ細胞を使用した実験（実施例５関係））に関しても，控訴人は，これらの実験について，具体的にどのように策定し，遂行し，その結果を評価したのかについて具体的な主張立証をしていない。したがって，控訴人は，本件発明の発明者ではない。
(イ)なお，別件米国訴訟の控訴審判決（甲１０８・訳文甲１０８の２）は，共同発明者になるには，①発明の着想又は実用化に何らかの重要な貢献をすること，②発明に対する貢献が発明全体の規模に比して，質的にみて些細とはいえないものであること及び③実際の発明者に周知の概念及び／又は先行技術を単に説明する以上のことを行うことが必要であると判示しているが，このような発明者性の判断基準は，我が国における発明者性の判断基準とは異なるものである。また，別件米国訴訟では，共同発明者であることを主張するＨ博士とＧ博士が発明の着想において重要な貢献をしたか否かが主に争われているのに対し，本件では，本件発明の着想に基づく効果の確認において控訴人が貢献したか否かが主な争点であり，争点となっているポイントも異なる。
したがって，別件米国訴訟の判決は，控訴人の本件発明の発明者性を検討するに当たって，およそ考慮する必要のないものである。２争点２（本件特許権の持分移転登録手続請求の可否）について原判決の「事実及び理由」の第３の３記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点３（被控訴人らの不法行為の成否及び控訴人の損害額）について以下のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第３の４記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決８２頁１０行目から１１行目にかけての「この被告らによる特許出願」を「この被控訴人らによる共同出願違反の特許出願」と改める。(2)原判決８２頁２０行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「⑶したがって，控訴人は，被控訴人らに対し，共同不法行為に基づく損害賠償として１０００万円及びこれに対する不法行為の後の訴状送達の日の翌日（被控訴人小野薬品につき平成２９年９月５日，被控訴人Ｙにつき同月３日）から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。」
第４当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人が本件発明の発明者に該当するものと認めることはできず，控訴人の特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求はいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件明細書等の記載事項等について
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」第４の１記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決８２頁２５行目の「本件特許の請求の範囲の記載に加え，」を削る。(2)原判決８６頁８行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「「本発明中のＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２による免疫抑制シグナルは，少なくともＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－１とＰＤ－Ｌ２との相互作用，ＰＤ－１の細胞内シグナルから構成される。さらに，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２分子自身の産生もこれに含まれる。」
（【００１７】）
「本発明中のＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２による免疫抑制シグナルは，ＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－１とＰＤ－Ｌ２との相互作用またはＰＤ－１の細胞内シグナルの直接的あるいは間接的な阻害によって阻害される。これらの阻害活性を有する物質として，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２にそれぞれ選択的に結合する物質が挙げられる。好ましくは，例えば，タンパク質，ポリペプチド若しくはペプチド，ポリヌクレオチド若しくはポリヌクレオシド，抗体若しくはそれら誘導体，有機合成化合物，無機化合物，または天然物が挙げられる。特に，特異性に優れた物質として，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２に対する抗体が挙げられる。」（【００１８】）
「ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２に対する抗体は，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２による免疫抑制シグナルを阻害するものであれば，ヒト由来抗体，マウス由来抗体，ラット由来抗体，ウサギ由来抗体またはヤギ由来抗体のいずれの抗体でもよく，さらにそれらのポリクローナル若しくはモノクローナル抗体，完全型若しくは短縮型（例えば，Ｆ（ａｂ'）2，Ｆａｂ'，ＦａｂまたはＦｖ断片）抗体，キメラ化抗体，ヒト化抗体または完全ヒト型抗体のいずれのものでもよい。」（【００２０】）「そのような抗体は，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２の細胞外領域の部分タンパク質を抗原として，公知の抗体または抗血清の製造法に従って製造することができる。細胞外領域の部分タンパク質は，公知のタンパク質発現ならびに精製法によって調製することができる。」（【００２１】）
「抗体製剤としては，モノクローナル抗体あるいはその修飾体がより好ましい。


モノクローナル抗体産生細胞の作製は，抗原で免疫された動物から抗体価の認められた個体を選択し，最終免疫の２～５日後に脾臓またはリンパ節を採取し，それらに含まれる抗体産生細胞を同種または異種動物の骨髄腫細胞と融合させることにより，継代培養可能なモノクローナル抗体産生ハイブリドーマを作製することにより行なうことができる。抗原タンパク質の投与は，抗体産生が可能な部位にそれ自体あるいは担体，希釈剤と共に行なう。投与には，抗体産生能を高めるため，完全フロイントアジュバントや不完全フロイントアジュバントを投与するのが一般的である。また，“ＤＮＡ免疫”と呼ばれる方法によっても，動物を免疫することができる。この方法は，免疫動物の後足前脛骨筋にカルジオトキシン（Cardiotoxin）を処置し，さらに抗原タンパク質を発現するベクターを導入した後，組織修復の過程でベクターが筋細胞に取りこまれ，タンパク質を発現する現象を利用した方法である（NatureImmunology，2001年，第   2巻，第3   号，p.261～267）。」（【００２３】）
「免疫される動物としては，マウス，ラット，ヒツジ，ヤギ，ウサギまたはモルモットが可能であるが，好ましくはマウスまたはラットが用いられる。融合操作は，コーラー（Kohler）とミルシュタイン（Milstein）の方法（Nature，1975年，第256   巻，第5517号，p.495～497）で実施することができ，融合促進剤としては，ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）やセンダイウィルスなどが用いられる。骨髄腫細胞としては，Ｐ３Ｕ１，ＮＳ１，ＳＰ２／０，ＡＰ１などの骨髄腫細胞が挙げられるが，通常Ｐ３Ｕ１がよく利用される。モノクローナル抗体産生細胞の選別は，例えば，抗原タンパク質を直接あるいは担体と共に吸着させた固相にハイブリドーマ培養上清を添加することによるＥＬＩＳＡ法などにより検出して行なうことができる。さらに，ハイブリドーマ培養上清の抗体価は，ＥＬＩＳＡ法によって測定できる。モノクローナル抗体の分離精製は，上記のポリクローナル抗体の分離精製と同様の免疫グロブリンの分離精製法に従って行なうことができる。具体的には，国際受託番号FERMBP-8392   で識別されるハイブリドーマが産生する抗ヒトＰＤ－１抗体あるいは国際受託番号FERMBP-8396   で識別されるハイブリドーマが産生する抗マウスＰＤ－Ｌ１抗体である。」（【００２４】）
「抗体断片とは，Ｆ（ａｂ'）2，Ｆａｂ'，ＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり，プロテアーゼ酵素により処理し，場合により還元して得ることができる。」（【００２６】）
「Ｆ（ａｂ'）2抗体フラグメントは，精製されたモノクローナル抗体をペプシンで完全に消化し，イオン交換クロマトグラフィー，ゲルろ過，プロテインＡあるいはプロテインＧカラムなどのアフィニティークロマトグラフィーのいずれかの方法により精製することができる。ペプシンの消化時間は，Ｉｇサブタイプにより異なるため，適当に調製することが必要である。Ｆａｂ'抗体フラグメントは，調製したＦ（ａｂ'）2を２－メルカプトエチルアミンで部分還元することによって作製することができる。また，Ｆａｂ抗体フラグメントは，システイン存在下で消化酵素パパインで直接消化し，精製して作製することができる。」（【００２７】）「本発明のスクリーニング法で使用されるリンパ球細胞としては，Ｔ細胞またはＢ細胞であり，好ましくは，細胞傷害性Ｔリンパ球細胞（ＣＴＬ）である。また，本発明のスクリーニング法におけるリンパ球細胞の免疫反応は，細胞傷害反応（例えば，腫瘍免疫反応），混合リンパ球反応，サイトカイン，抗体，補体若しくはその他細胞表面抗原の産生，または細胞増殖が挙げられる。」（【００４１】）


「本発明の免疫賦活または癌治療組成物の有効成分のスクリーニング法は，具体的には，細胞傷害性Ｔリンパ球の対象細胞に対する細胞傷害活性を測定し，その活性に対する被験物質の効果を定量することによって行なうことができる。この方法は，ＰＤ－１を自然に発現する細胞傷害性Ｔリンパ球細胞（ＣＴＬ）あるいは細胞株（例えば，２Ｃ細胞）および同系マウス由来であってＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２を自然に発現するもしくは強制的に発現させた細胞の混合培養に対して，被験物質を添加することによる細胞傷害活性の回復あるいは増強を定量するものである。本法の特徴は，ＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２を発現していない細胞に対する細胞傷害活性に比べ，ＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２を発現している細胞に対する細胞傷害活性が低く，被験物質による細胞傷害活性の回復（上昇幅）をより明確に測定できるところにある。被験物質による細胞傷害性の回復は，本発明の特徴とするＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２による細胞傷害性の抑制の阻害に相当するものとして評価することができる。さらに，被験物質による細胞毒性を任意に測定することがより望ましい。これに使用される細胞としては，自然にＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２を発現する腫瘍細胞株または癌細胞株（NatureImmunology，2001年，第   2巻，第3   号，p.261～267），例えば，Ｐ３８Ｄ１細胞，Ｐ８１５細胞，ＮＢ４１Ａ３細胞，ＭＤＡ－２３１細胞，ＳＫＢＲ－３細胞，ＭＣＦ－７細胞，ＢＴ４７４細胞，Ｊ５５８Ｌ細胞，Ｐ３Ｕ１細胞，ＰＡＩ細胞，Ｘ６３細胞，またはＳＰ２／０細胞を用いることができるが，ＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２を安定的にあるいは一過的に発現するように形質転換させた腫瘍細胞株または癌細胞株も使用することができる。」（【００４２】）」(3)原判決９６頁５行目から９７頁１行目までを次のとおり改める。「(2)本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載及び前記(1)の本件明細書等の記載事項を総合すれば，本件発明（請求項１に係るもの。以下，特に断りのない限り同じ。）の技術的思想は，従来，ＰＤ－１による抑制シグナルを誘導する分子の１つであるＰＤ－Ｌ１リガンド刺激は，ＰＤ－１を発現しているＴリンパ球細胞の活性化（細胞増殖，各種サイトカイン産生誘導）を抑制することが示されており，また，ＰＤ－１に代表される共役抑制分子からの抑制シグナルは，抗原レセプター（ＴＣＲ）及び共役刺激分子によるポジティブなシグナルを適性に制御するメカニズムによって，リンパ球発生又は成熟過程での免疫寛容や自己抗原に対する異常な免疫反応を制御していると考えられていたところ，本件発明は，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１による抑制シグナルを阻害して，免疫賦活させる組成物及びこの機構を介した癌治療のための組成物を提供することを課題とし，この課題を解決するための手段として，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすことを見出した点にあること（【０００７】，【０００９】，【００１２】，【００１３】，【００４６】）が認められる。」２本件明細書等の実施例１ないし３及び５の記載とＰＮＡＳ論文の記載の対比
について
原判決の「事実及び理由」第４の２記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点１（控訴人の共同発明者性）について
以下のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」第４の４記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１０８頁１２行目から２１行目までを次のとおり改める。「特許法２条１項は，「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し，同法７０条１項は，「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば，特許発明の「発明者」といえるためには，特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し，又は，その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり，その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても，その関与が，特許発明の技術的思想との関係において，創作的な関与に当たるものと認められないときは，発明者に該当するものということはできない。」


(2)原判決１１１頁１４行目から２０行目までを削り，同頁２１行目の「オ」を「エ」と，１１２頁９行目の「カ」を「オ」と改める。(3)原判決１１３頁１８行目の「その程度は，」から１９行目末尾まで，同頁２２行目の「その貢献の」から２３行目末尾までをいずれも「その貢献は創作的な関与に当たるものと認めることはできない。」と改める。⑷原判決１１４頁３行目から１１５頁３行目までを次のとおり改める。「(ア)ａ控訴人は，平成１２年１１月１７日のグループミーティングで，２Ｃ細胞にＰＤ－１が発現したことを報告した際，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案した旨主張する。これに沿うように控訴人は，原審の本人尋問において，控訴人が２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を思いついた点に関し，２０００年（平成１２年）１０月頃，当時の控訴人の研究課題であったヒトγδ型Ｔ細胞及びマウスＮＫ細胞に関する実験はいずれの細胞にもＰＤ－１分子が発現してこないため，行き詰っていたところ，Ａ研のＦ氏と雑談をしていたときに，Ｆ氏から２Ｃ細胞を活性化するのにＰ８１５細胞を使って増やしており，２Ｃ細胞はＰ８１５細胞を殺して増えると聞いた際，活性化したＴ細胞にはＰＤ－１が発現するというＪＥＭ論文があったこともあり，もしかしたら２Ｃ細胞がＰ８１５細胞を殺すときにＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１が関係しているのではないか，２Ｃ細胞においても活性化をするとＰＤ－１が発現してくるのではないかと思い，２Ｃ細胞にＰＤ－１が発現しているかを調べることにした旨を供述する。
しかるところ，控訴人作成の平成１２年１１月１７日付けグループミーティングメモの「今後の計画」に「２ＣとＰ８１５，ＦＢＬ３，ＹＡＣ−１，ＹＡＣ−１／ＰＤ−Ｌ１細胞を使って細胞障害性を調べる」との記載があること（甲８３（７－１２頁〔H12.11.17〕）），Ｄ助手が同年９月頃に控訴人に与えた研究テーマ（甲２８）には，２Ｃ細胞におけるＰＤ−１の発現の解析は含まれておらず，同年１１月１７日以前にＡ教授又はＤ助手が，控訴人に対し，２Ｃ細胞におけるＰＤ−１の発現を確認する実験を行うことを指導，助言したことを客観的にうかがわせる証拠もないことに鑑みると，控訴人の上記供述はおおむね信用できるというべきであるから，ヒトγδ型Ｔ細胞及びマウスＮＫ細胞に関する実験に行き詰っていた控訴人は，Ａ教授又はＤ助手の指導，助言に基づかずに，２Ｃ細胞にＰＤ－１分子が発現していることを確認する実験を行い，同日のグループミーティングにおいて，２Ｃ細胞にＰＤ－１が発現したことを報告し，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案したものと認めるのが相当である。ｂこれに対し被控訴人Ｙは，①活性化したキラーＴ細胞上へのＰＤ－１発現が既に確認されていたこと（乙Ｂ５・Ｉｎｔ．Ｉｍｍｕｎｏｌ論文），②Ｉｍｍｕｎｉｔｙ論文（乙Ｂ６）に報告したＰＤ－１遺伝子欠失マウスを用いた実験において，既に２Ｃマウスが使用されていたこと，③Ｐ８１５細胞は，Ａ教授が１９７０年代から研究に使用してきた経験からその性状を熟知していたがん細胞であったこと，④Ｐ８１５細胞は代表的なＮＫ細胞抵抗性がん細胞であって，細胞傷害性Ｔ細胞の解析に最適であったこと，⑤当時Ａ研で維持されていたＰ８１５細胞はＰＤ－Ｌ１を発現していないことが確認されたこと，⑥当時既に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せによる細胞傷害性アッセイが標準的な実験系であったこと等から，Ａ教授が２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験を採用したものであり，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案したのは控訴人ではない旨主張する。しかしながら，被控訴人Ｙが挙げる①ないし⑥の事情は，控訴人が，Ａ教授又はＤ助手の指導，助言に基づかずに，２Ｃ細胞にＰＤ－１分子が発現していることを確認する実験を行い，上記グループミーティングにおいて，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案したことと相反するものではなく，控訴人が，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案したこと自体を否定すべき事情に当たらない。
もっとも，証人Ａの供述中には，Ａ教授が，おそらく２０００年（平成１２年）の夏ぐらいには，控訴人に対し，２ＣにＰＤ－１が発現しているかどうかの確認をするよう指示を出した旨の供述部分があり，また，証人Ｄの供述中には，２ＣにＰＤ－１が出ていることは，もうかなり前から論文に出ているので，Ａ教授が，控訴人に対し，それを再確認してくださいということを指示したと思う旨の供述部分があるが，Ａ教授が２ＣにＰＤ－１が発現しているかどうかの確認をするよう指示を出したという具体的な時期はもとより，その具体的な経緯等については，証人Ａ及び証人Ｄの供述全体をみても明確に述べるものではないこと，本件で証拠として提出されたグループミーティングメモ（甲８３）にも上記各供述部分に対応する記載はなく，他に上記各供述部分を裏付ける証拠はないことに鑑みると，上記各供述部分は措信することはできないというべきである。
したがって，被控訴人Ｙの上記主張は採用することができない。他に上記認定を覆すに足りる証拠はない。」


(5)原判決１１５頁４行目の「２Ｃ細胞と」を「(イ)ａ    ２Ｃ細胞と」と，同頁８行目の「前提とした上で」から１０行目末尾までを「前提とするものと考えられる。」と改め，同頁１８行目から２４行目までを次のとおり改める。「しかるところ，控訴人の供述中には，①Ａ研に入る前に２Ｃ細胞及びＰ８１５細胞を使用した経験はなかった，②２Ｃ細胞にＰＤ－１が発現していることは知らなかった，③Ｐ８１５細胞がＨ－２Ｌｄを発現しているという認識はなかった，④２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せがキラーＴ細胞の活性を検証するために以前から使用されていたことは知らなかった，⑤２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験が移植免疫系であるとの認識はなかった，⑥２Ｃ細胞とＰ８１５細胞との組合せを思い付いたときにはＰＤ－Ｌ１を導入する実験のことは想定しておらず，Ａ教授からＰ８１５細胞にＰＤ－Ｌ１を導入してみてはどうかとの助言を受けた，⑦２Ｃ細胞とＰ８１５細胞との組合せの実験でうまくいっても，その先における具体的なプランはなかった旨の供述部分があることに照らすと，控訴人は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を使用してどのような実験を実施するかというアイデアや，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験の後の展望を有していなかったものと認められるから，控訴人が２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案したことは，本件明細書等の実施例１に係る２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験の出発点となったものと認められるが，そのことのみから，控訴人が上記組合せ実験の策定又は構築について創作的に関与したものと評価することはできない。」
(6)原判決１１５頁２５行目の「(イ)」を「ｂ」と改める。⑺原判決１１６頁末行の「以上のとおり，」から１１７頁１行目の「原告であるとしても，」までを「以上によれば，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞との組合せ自体を最初に提案したのが控訴人であるからといって，」と改める。⑻原判決１１９頁９行目の「原告の貢献は」から１０行目末尾までを「控訴人の貢献は，本件発明の技術的思想との関係において，創作的な関与に当たるものと認めることはできない。」と改める。
⑼原判決１２０頁１４行目の「原告の貢献は」から１５行目末尾まで，１２２頁２行目の「原告の貢献は」から３行目末尾まで及び同頁２２行目の「原告の貢献は」から２３行目末尾までを，いずれも「控訴人の貢献は創作的な関与に当たるものと認めることはできない。」と改める。⑽原判決１２３頁１行目から２行目までを「控訴人の関与は創作的な関与に当たるものと認めることはできない。」と，同頁８行目から９行目にかけての「その貢献の度合いは限られたものであり，」を「控訴人の貢献は創作的な関与に当たるものと認めることはできず，」と改める。
⑾原判決１２３頁１８行目から１２４頁２行目までを次のとおり改める。「しかしながら，前記⑷の認定事実及び控訴人が第一共同著者として執筆したＰＮＡＳ論文には,本件明細書等の実施例１ないし３及び５に係る実験データと概ね同一の実験データが記載されていること（前記２⑸）に照らすと，控訴人は，Ａ教授の指導，助言を受けながら，自らの研究として本件発明を構成する個々の実験を現実に行ったものと認められるから，Ａ教授の単なる補助者にとどまるものとはいえないが，一方で，前記⑸認定のとおり，上記実験の遂行に係る控訴人の関与は，本件発明の技術的思想との関係において，創作的な関与に当たるものと認めることはできないから，控訴人の上記主張は採用することができない。」
⑿原判決１２８頁１３行目から１５行目までを次のとおり改める。「   以上のとおり，控訴人は，本件発明の発明者に該当するものと認めることはできない。
(8)控訴人の当審における補充主張について
控訴人は，①抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」は，本件出願当時，公知であったから，本件発明の技術的思想の特徴的部分は，上記公知の課題について具体的な免疫細胞と標的となるがん細胞を用いて抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果を実証した点にあること，②控訴人は，抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製に貢献し，指導教官であるＡ教授から指導を受けながら，試行錯誤を重ねて本件発明を構成する個々の実験系を構築し，主要な実験のほぼすべてを単独で行い，特に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験に関しては，Ａ教授から指示を受けることなく着想して，遂行し，この点に関する控訴人の貢献の程度は大きいこと，③控訴人が本件発明と同内容のＰＮＡＳ論文の筆頭著者（共同第一著者）であること等からすると，控訴人は，本件発明の具体化に創作的に関与したものといえるから，本件発明の発明者であるというべきである旨主張する。
しかしながら，以下のとおり，控訴人の主張は，理由がない。
ア①について
控訴人は，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」ないし「着想」が，本件出願当時（原出願１の優先日平成１４年７月３日及び平成１５年２月６日），公知であったことについて，ＪＥＭ論文及び１９９９（平成１１）年９月に出願されたダナ・ファーバー癌研究所等の特許出願の優先権主張の基礎出願に係る明細書の記載を根拠として挙げる。


しかしながら，ＪＥＭ論文（甲６６）は，「新しいＢ７ファミリーメンバーによるＰＤ－１免疫抑制性受容体の関与が，リンパ球活性化の負の制御を導く」ことに関する論文であり，ＪＥＭ論文中には，「ヒト卵巣腫瘍から３つのＥＳＴがみられるように，ＰＤ－Ｌ１は，いくつかの癌において発現されている。このことは，腫瘍が，抗腫瘍免疫応答を阻害するために，ＰＤ－Ｌ１を使用している可能性を提起する。」との記載部分があるが，一方で，ＪＥＭ論文には，腫瘍に発現したＰＤ－Ｌ１が抗腫瘍免疫応答を阻害することを実際に実証する実験データやその分析結果等の記載がないことに照らすと，ＪＥＭ論文の上記記載部分は，腫瘍が抗腫瘍免疫応答を阻害するためにＰＤ－Ｌ１を使用している可能性があることの仮説を述べたものにとどまるというべきである。
次に，控訴人提出の甲６０は，ダナ・ファーバー癌研究所等を出願人，２０００年（平成１２年）８月２３日を国際出願日，２００１年（平成１３年）３月１日を国際公開日とする国際出願（（ＰＣＴ／ＵＳ／２３３４７）の国際公開公報，甲６１は，その公表特許公報であって，本件においては，上記国際出願の優先権主張の基礎出願に係る明細書の提出はないし，また，控訴人の指摘する甲６１の「ＰＤ－１を介するシグナリングを阻害する作用剤を対象の免疫細胞に投与して，免疫応答のアップレギュレーションから利益を受けるであろう症状を治療することを特徴とする…１の具体例において，該症状は，腫瘍…からなる群より選択される。」（段落【０００９】）との記載から直ちに抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」を導出することはできない。
したがって，控訴人の①の主張のうち，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果が，本件出願当時，公知であったとの点は，採用することはできない。
そして，前記１(2)認定のとおり，本件発明の技術的思想は，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１による抑制シグナルを阻害して，免疫賦活させる組成物及びこの機構を介した癌治療のための組成物を提供するという課題を解決するための手段として，抗ＰＤ－Ｌ１抗体がＰＤ－１分子とＰＤ－Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすことを見出した点にあるものと認められ，本件発明の発明者であるというために，上記技術的思想を着想し，又は，その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解されるところ（前記(1)），控訴人が上記技術的思想の着想に関与していないことは，前記(2)オで説示したとおりである。
イ②について
(ア)前記(3)認定のとおり，Ｄ助手は平成１２年４月２２日までに抗ＰＤ－Ｌ１抗体である１－１１１抗体及び１－１６７抗体の作製を完了したこと，控訴人は，同月にＡ研に入室した後，抗ＰＤ－Ｌ１抗体の性状確認及び性能のより良い抗体の探索のための実験を行ったが，１－１１１抗体及び１－１６７抗体以外の有望な抗体を見出すことはできなかったことに照らすと，控訴人の上記実験による抗ＰＤ－Ｌ１抗体の作製・選択における貢献は本件発明の技術的思想の着想の具体化の創作的な関与に当たるものと認めることはできない。
(イ)次に，前記(4)ア(ア)認定のとおり，控訴人は，平成１２年１０月頃ないし１１月頃，Ａ教授又はＤ助手の指導，助言に基づかずに，２Ｃ細胞にＰＤ－１分子が発現していることを確認する実験を行い，同月１７日のグループミーティングにおいて，２Ｃ細胞にＰＤ－１が発現したことを報告し，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を用いた実験を行うことを提案したことは，本件明細書等の実施例１に係る２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験の出発点となったことが認められる。
しかしながら，他方で，前記(4)ア(イ)認定のとおり，当時Ｐ８１５細胞はＰＤ－Ｌ１を発現していないことは既に確認されていたのであるから，ＰＤ－Ｌ１の機能を確認・解析するには，ＰＤ－Ｌ１遺伝子をＰ８１５細胞に導入するなどして，ＰＤ－Ｌ１を発現する細胞を予め作製することが必要となり，また，実験結果を評価する方法を選択したり，抗ＰＤ－Ｌ１抗体を投与した場合の効果がＡＤＣＣ効果によるものではないことを確認する実験を行うなど，必要となる一連の実験を想起した上で，その具体的な設計･構築をする必要があるが，控訴人は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞を使用してどのような実験を実施するかというアイデアや，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験の後の展望を有していなかったのであるから，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞との組合せ自体を最初に提案したのが控訴人であるからといって，控訴人が上記組合せ実験に創作的な関与をしたということはできず，上記組合せ実験を設計及び構築したのはＡ教授であるものと認められる。
また，前記(4)ア(イ)ないし(キ)認定のとおり，控訴人は，２Ｃ細胞とＰ８１５細胞との組合せ実験を構成する個々の実験について，Ａ教授から指導，助言を受け，実際の作業についても，Ａ教授から指導，助言を受けながら進めたこと，クロミウムリリースによる細胞傷害性アッセイの前にＬＤＨキットを用いたことなど，控訴人が主張する個々の実験における試行錯誤は，標準的な実験の手順の範囲内の実験手技上の工夫にすぎないことに鑑みると，控訴人が本件発明を構成する個々の実験を実際に行ったことは，本件発明の技術的思想の関係において，創作的な関与に当たるものと認めることはできない。
(ウ)したがって，控訴人の②の主張は採用することができない。
ウ③について


(ア)前記第２の２(2)認定のとおり，ＰＮＡＳ論文（甲１３の１，２）は，米国科学アカデミー紀要（ＰＮＡＳ）の２００２年（平成１４年）９月１７日号に掲載された「腫瘍細胞中のＰＤ－Ｌ１と宿主免疫システムからの回避との関係及びＰＤ－Ｌ１をブロックすることによるがん免疫治療について」と題する論文であり，「ＰＤ－Ｌ１の発現が，潜在的に免疫原性のある腫瘍が宿主の免疫反応から免れるための強力なメカニズムとして機能し得ることを示唆し，また，ＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１間の相互作用を遮断することが，特定のがん免疫療法のための有望な戦略を提供することを示唆している」ことを要旨とするものである。
そして，ＰＮＡＳ論文には，著者として，Ｂ氏，控訴人，Ｄ助手，被控訴人Ｙ及びＡ教授の順に記載され，Ｂ氏及び控訴人は，共同第一著者であること，Ｂ氏及び控訴人は，研究に等しく貢献した旨の記載（１２９３頁の脚注の「Y.I.and    M.I.contributed    equallytothiswork」との記載）があること，本件明細書等の実施例１ないし３及び５に係る実験データと概ね同一の実験データが記載されていることは，前記認定のとおりである。
一方で，本件明細書等の【００１３】には，「本発明者らは，癌治療または感染症治療における新たな標的として，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２に注目し，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２による抑制シグナルを阻害する物質が，免疫機能の回復，さらには賦活機構を介して癌の増殖を阻害することを見出した。さらに，感染したウイルスの排除にＰＤ－１シグナル，具体的にはＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－１とＰＤ－Ｌ２の相互作用が関与していることを見出した。これら事実に基づいて，ＰＤ－１，ＰＤ－Ｌ１，またはＰＤ－Ｌ２による抑制シグナルを阻害する物質が，癌または感染症に対して治療効果を有することを見出し，本発明を完成した。」との記載があり，かかる記載は，ＰＮＡＳ論文の上記要旨と異なること等からすると，ＰＮＡＳ論文の研究内容は，ＰＤ－１の免疫抑制シグナルを阻害する抗ＰＤ－Ｌ１抗体を有効成分として含む癌治療剤である本件発明の内容と必ずしも同一であるということはできない。
加えて，先に説示したとおり，特許発明の「発明者」といえるためには，特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し，又は，その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解され，本件発明の発明者に該当するかどうかは，この観点からの検討が必要であることに鑑みると，控訴人がＰＮＡＳ論文に共同第一著者として記載されていることから直ちに本件発明の発明者に該当するものと認めることはできない。なお，本件特許権及び関連特許権１ないし３に係る特許公報（甲３ないし６）の「発明者」欄には，発明者として，ＰＮＡＳ論文の共同第一著者であるＢ氏の記載もあるが，このことから直ちに控訴人が本件発明の発明者に該当するものと認めることもできない。
(イ)次に，控訴人は，ＰＮＡＳ論文の共著者である被控訴人Ｙ及びＡ教授は，控訴人をＰＮＡＳ論文の筆頭著者として認め，京都大学において博士号を授与できる根拠となる文書を作成し，論文公聴会で主査として博士論文を審査し，研究科会議における採決により，京都大学が控訴人に博士号を授与していることからすれば，被控訴人Ｙが，控訴人が本件発明の発明者であることを否定し，これと相反する主張をすることは信義則に違反する旨主張する。しかしながら，前記(ア)で説示したのと同様の理由により，控訴人が挙げる事情から直ちに本件発明の発明者に該当するものと認めることはできないし，また，かかる事情から被控訴人Ｙが控訴人が本件発明の発明者であることを認めていたものということもできないから，控訴人の上記主張は採用することができない。(ウ)したがって，控訴人の③の主張は理由がない。
エまとめ
以上によれば，控訴人は，Ａ教授の指導，助言を受けながら，自らの研究として本件発明を具体化する個々の実験を現実に行ったものと認められるから，Ａ教授の単なる補助者にとどまるものとはいえないが，一方で，上記実験の遂行に係る控訴人の関与は，本件発明の技術的思想との関係において，創作的な関与に当たるものと認めることはできないから，控訴人は，本件発明の発明者に該当するものと認めることはできない。
したがって，控訴人の前記主張は理由がない。」
４結論
以上のとおり，控訴人が，本件発明の発明者に該当するものと認められないから，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求はいずれも理由がない。
したがって，これらの請求を棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部


令和４年１１月２８日判決言渡
令和４年（行ケ）第１００４６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和４年１０月１９日
判        決
原告          沢井製   薬株式   会社同訴訟   代理人   弁護士                小    松      陽一    郎
原              悠    介
千      葉    あす    か
被告          東レ株   式会社
同訴訟   代理人   弁護士                重    冨      貴    光
長谷    部    陽    平
秋      田    康    博
鷲      見    健    人
同訴訟   代理人   弁理士                皆    川      量    之
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０２０－８００００２号事件について令和４年３月１５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は、特許権の存続期間延長登録の無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は、無効理由についての判断の誤りの有無（より具体的には、先にされた審決を取り消した判決の拘束力の理解の誤りの有無）及び手続上の瑕疵の有無である。
１手続の経緯
(1)被告の特許権
被告は、名称を「止痒剤」とする発明について、平成９年１１月２１日に特許出願（特願平１０－５２４５０６号。優先日：平成８年１１月２５日、優先権主張国：日本）をし、平成１６年３月１２日、その設定登録を受けた（特許第３５３１１７０号。請求項の数３６。以下「本件特許」といい、本件特許の特許請求の範囲の各請求項に係る発明を、項数に従い「本件発明１」などといい、本件発明１～３６を併せて「本件発明」という。また、本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）（甲１、２）。
(2)存続期間延長登録の出願
ア被告は、平成２７年３月２５日、本件特許について、存続期間延長登録の出願（出願番号２０１５－７０００６１号。以下「本件延長登録出願」という。）をした（甲１、３）。本件延長登録出願は、延長を求める期間及び特許発明の実施について、平成２８年法律第１０８号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）６７条２項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分（以下「本件処分」という。）を次のとおりとするものである（甲３、３８）。
(ｱ)延長を求める期間   ５年
(ｲ)延長登録の理由となる処分
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認
(ｳ)処分を特定する番号
２２６００ＡＭＸ０１３８８０００
(ｴ)処分を受けた日
平成２６年１２月２６日
(ｵ)処分の対象となった医薬品（以下「本件医薬品」という。また、以下、本件医薬品の製造販売承認書（甲３８）を「本件承認書」と、本件医薬品の添付文書（甲１１）を「本件添付文書」と、本件医薬品の「医薬品インタビューフォーム」（甲９）を「本件インタビューフォーム」とそれぞれいう。）
販売名    ノピコールカプセル２．５μｇ
有効成分   ナルフラフィン塩酸塩
(ｶ)処分の対象となった医薬品について特定された用途慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）イ本件延長登録出願については、平成２７年７月１５日付けで延長登録（以下「本件延長登録」という。）がされた（甲１）。
(3)無効審判の請求等
ア原告は、令和２年１月１５日、本件延長登録について無効審判の請求をし（無効２０２０－８００００２号事件）、特許庁は、同年７月２８日、「特許第３５３１１７０号の特許権存続期間延長登録出願２０１５－７０００６１号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決（以下「第１次審決」という。）をした（甲６２、６５）。
イ被告は、令和２年８月２５日、当庁に対し、第１次審決の取消しを求める訴えを提起し（当庁平成２年（行ケ）第１００９６号事件。以下「前訴」という。）、当庁は、令和３年３月２５日、第１次審決を取り消す旨の判決（以下「前訴判決」という。また、以下、前訴判決に記載された上記事件における原告の取消事由を「前訴取消事由」ということがある。）をし、その後、前訴判決は確定した（甲１６１）。ウ特許庁は、令和４年３月１５日、前記アの無効審判請求事件について、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年４月２０日に原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲の請求項の記載は、次のとおりである（甲２）。
(1)請求項１～２０
請求項１、１０、１５及び２０は、次のとおりであり、①請求項２～９は、請求項１に従属し、請求項１の一般式（Ｉ）における置換基を限定するもの、②請求項１１～１４は、請求項１０に従属し、請求項１０の一般式（II）における置換基を限定するもの、③請求項１６～１９は、請求項１５に従属し、請求項１５の一般式（III）における置換基を限定するものである。
【請求項１】
下記一般式（Ｉ）
［式中、


は二重結合又は単結合を表し、R1は炭素数１から５のアルキル、炭素数４から７のシクロアルキルアルキル、炭素数５から７のシクロアルケニルアルキル、炭素数６から１２のアリール、炭素数７から１３のアラルキル、炭素数４から７のアルケニル、アリル、炭素数１から５のフラン－２－イルアルキルまたは炭素数１から５のチオフェン－２－イルアルキルを表し、R2は水素、ヒドロキシ、ニトロ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルキルまたは－NR9R10を表し、R9は水素または炭素数１から５のアルキルを表し、R10は水素、炭素数１から５のアルキルまたは－Ｃ（＝Ｏ）R11－を表し、R11は、水素、フェニルまたは炭素数１から５のアルキルを表し、R3は水素、ヒドロキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシまたは炭素数１から５のアルコキシを表し、Ａは－XC（＝Ｙ）－、－XC（＝Ｙ）Ｚ－、－Ｘ－または－XSO2－（ここでＸ、Ｙ、Ｚは各々独立してNR4、ＳまたはＯを表し、R4は水素、炭素数１から５の直鎖もしくは分岐アルキルまたは炭素数６から１２のアリールを表し、式中R4は同一または異なっていてもよい）を表し、Ｂは原子価結合、炭素数１から１４の直鎖または分岐アルキレン（ただし炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、アミノ、ニトロ、シアノ、トリフルオロメチルおよびフェノキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよく、１から３個のメチレン基がカルボニル基でおきかわっていてもよい）、２重結合および／または３重結合を１から３個含む炭素数２から１４の直鎖もしくは分岐の非環状不飽和炭化水素（ただし炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、アミノ、ニトロ、シアノ、トリフルオロメチルおよびフェノキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよく、１から３個のメチレン基がカルボニル基でおきかわっていてもよい）、またはチオエーテル結合、エーテル結合および／もしくはアミノ結合を１から５個含む炭素数１から１４の直鎖もしくは分岐の飽和もしくは不飽和炭化水素（ただしヘテロ原子は直接Ａに結合することはなく、１から３個のメチレン基がカルボニル基でおきかわっていてもよい）を表し、R5は水素または下記の基本骨格：
のいずれかを持つ有機基（ただし炭素数１から５のアルキル、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、アミノ、ニトロ、シアノ、イソチオシアナト、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、メチレンジオキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよい）を表し、R6は水素、R7は水素、ヒドロキシ、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、もしくは、R6とR7は一緒になって－Ｏ－、－CH2－、－Ｓ－を表し、R8は水素、炭素数１から５のアルキルまたは炭素数１から５のアルカノイルを表す。また、一般式（Ｉ）は（＋）体、（－）体、（±）体を含む］で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤。
【請求項１０】
下記一般式（II）
［式中
は二重結合又は単結合を表し、R1は炭素数１から５のアルキル、炭素数４から７のシクロアルキルアルキル、炭素数５から７のシクロアルケニルアルキル、炭素数７から１３のアラルキル、炭素数４から７のアルケニルまたはアリルを表し、R2は水素、ヒドロキシ、ニトロ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、炭素数１から５のアルコキシまたは炭素数１から５のアルキルを表し、R3は水素、ヒドロキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、または炭素数１から５のアルコキシを表し、R4は水素、炭素数１から５の直鎖もしくは分枝アルキル、または炭素数６から１２のアリールを表し、Ａは炭素数１から６のアルキレン、－CH＝CH－または－Ｃ≡Ｃ
－を表し、R5は下記の基本骨格：
のいずれかを持つ有機基（ただし炭素数１から５のアルキル、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、ニトロ、シアノ、イソチオシアナト、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、メチレンジオキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよい）を表し、R6は炭素数１から５のアルキル、アリルであり、Ｘはその薬理学的に許容される対イオン付加塩を表す。また、一般式（II）は（＋）体、（－）体、（±）体を含む］で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤。
【請求項１５】
下記一般式（III）
［式中、
は二重結合又は単結合を表し、R1は炭素数１から５のアルキル、炭素数４から７のシクロアルキルアルキル、炭素数５から７のシクロアルケニルアルキル、炭素数７から13のアラルキル、炭素数４から７のアルケニルまたはアリルを表し、R2は水素、ヒドロキシ、ニトロ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、炭素数１から５のアルコキシまたは炭素数１から５のアルキルを表し、R3は水素、ヒドロキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシまたは炭素数１から５のアルコキシを表し、R4は水素、炭素数１から５の直鎖もしくは分岐アルキルまたは炭素数６から１２のアリールを表し、Ａは炭素数１から６のアルキレン、－CH＝CH－または－Ｃ≡Ｃ－を表し、R
5は下記の基本骨格：
のいずれかを持つ有機基（ただし炭素数１から５のアルキル、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、ニトロ、シアノ、イソチオシアナト、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、メチレンジオキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよい）を表す。また、一般式（III）は（＋）体、（－）体、（±）体を含む］で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物またはその薬理学的に許容される酸付加塩を有効成分とする止痒剤。
【請求項２０】
そう痒が皮膚疾患あるいは内蔵疾患に伴うものである、請求項１ないし１９のいずれかに記載の止痒剤。
(2)請求項２１～３６


請求項２１、２６及び３１～３６は、次のとおりであり、①請求項２２～２５は、請求項２１に従属し、請求項２１の一般式（II）（請求項１０に記載のものと同じ。）における置換基を限定するもの、②請求項２７～３０は、請求項２６に従属し、請求項２６の一般式（III）（請求項１５に記載のものと同じ。）における置換基を限定するものである（以下、前記一般式（Ｉ）～（III）については、いずれもその記載を省略する。）。
【請求項２１】
一般式（II）で表されるモルヒナン４級アンモニウム塩誘導体。
【請求項２６】
一般式（III）で表されるモルヒナン－Ｎ－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される酸付加塩。
【請求項３１】
請求項２１ないし２５記載のモルヒナン４級アンモニウム塩誘導体を含んでなる医薬。
【請求項３２】
請求項２６ないし３０記載のモルヒナン－Ｎ－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される酸付加塩を含んでなる医薬。
【請求項３３】
一般式（VIII）
で表される３級アミンを、アルキル化剤を用いて４級アンモニウム塩化することを
特徴とする一般式（II）
（上記一般式（VIII）および（II）において、
は二重結合又は単結合を表し、R1は炭素数１から５のアルキル、炭素数４から７のシクロアルキルアルキル、炭素数５から７のシクロアルケニルアルキル、炭素数７から１３のアラルキル、炭素数４から７のアルケニルまたはアリルを表し、R2は水素、ヒドロキシ、ニトロ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、炭素数１から５のアルコキシまたは炭素数１から５のアルキルを表し、R3は水素、ヒドロキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシまたは炭素数１から５のアルコキシを表し、R4は水素、炭素数１から５の直鎖もしくは分岐アルキル、または炭素数６から１２のアリールを表し、Ａは炭素数１から６のアルキレン、－CH＝CH－または－Ｃ≡Ｃ－
を表し、R5は下記の基本骨格：
のいずれかを持つ有機基（ただし炭素数１から５のアルキル、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、ニトロ、シアノ、イソチオシアナト、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、メチレンジオキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよい）を表す。）で表される化合物の製造法。【請求項３４】
アルキル化剤が炭素数１から５のヨウ化アルキル、炭素数１から５の臭化アルキル、炭素数１から５の塩化アルキル、炭素数１から５のメタンスルホン酸アルキル、炭素数１から５のジアルキル硫酸、ヨウ化アリル、臭化アリルまたは塩化アリルである請求項３３記載の製造法。
【請求項３５】
一般式（IX）
で表される３級アミンを、酸化剤を用いて酸化することを特徴とする一般式（III）で表される化合物の製造法。
（上記一般式（IX）および（III）において、
は二重結合又は単結合を表し、R1は炭素数１から５のアルキル、炭素数４から７のシクロアルキルアルキル、炭素数５から７のシクロアルケニルアルキル、炭素数７から１３のアラルキル、炭素数４から７のアルケニルまたはアリルを表し、R2は水素、ヒドロキシ、ニトロ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、炭素数１から５のアルコキシまたは炭素数１から５のアルキルを表し、R3は水素、ヒドロキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシまたは炭素数１から５のアルコキシを表し、R4は水素、炭素数１から５の直鎖もしくは分岐アルキルまたは炭素数６から１２のアリールを表し、Ａは炭素数１から６のアルキレン、－CH＝CH－または－Ｃ≡Ｃ－を
表し、R5は下記の基本骨格：
のいずれかを持つ有機基（ただし炭素数１から５のアルキル、炭素数１から５のアルコキシ、炭素数１から５のアルカノイルオキシ、ヒドロキシ、弗素、塩素、臭素、ヨウ素、ニトロ、シアノ、イソチオシアナト、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、メチレンジオキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されていてもよい）を表す。）
【請求項３６】
酸化剤が有機カルボン酸の過酸化物、過酸化水素、第３ブチルヒドロペルオキシド、クメンヒドロペルオキシドまたはオゾンである請求項３５記載の製造法。
３本件審決の理由の要旨
(1)第１次審決の理由の要旨及び前訴判決について（本件審決の第４）
ア第１次審決の理由の要旨
(ｱ)本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の記載に照らすと、本件特許の特許請求の範囲は、塩を含むか否かを明示的に記載するものであって、一般式（II）及び（III）の化合物に関しては塩を含むが、一般式（Ｉ）の化合物に関しては塩を含まないものであると解するのが相当である。
そうすると、ナルフラフィン塩酸塩を有効成分とする本件医薬品は、本件発明１の発明特定事項を備えておらず、本件発明２～３６の発明特定事項も備えていないから、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められない。(ｲ)本件特許の審査経過に照らすと、ナルフラフィン塩酸塩などの「一般式（Ｉ）で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物の薬理学的に許容される酸付加塩」を有効成分とする止痒剤は、出願当初は特許請求の範囲に含まれていたものの、手続補正により特許請求の範囲から除外されたものと解するよりほかない。仮に、手続補正をした者の意図がそうでなかったとしても、外形的にこう解されることが否定されるわけではない。
したがって、本件特許の審査経緯に照らしても、本件発明は、ナルフラフィン塩酸塩を有効成分とする本件医薬品を含むものではないといえる。一方、本件医薬品の有効成分はナルフラフィン塩酸塩であるから、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったと認めることはできない。
イ前訴判決における取消事由と結論
前訴判決における原告主張の審決取消事由は、前訴取消事由１（本件医薬品の有効成分に関する事実認定の誤り）、前訴取消事由２（本件発明１の解釈の誤り）及び前訴取消事由３（法令解釈の誤り）であり、前訴判決の結論は、第１次審決の本件医薬品の有効成分に関する事実認定に誤りがあるから前訴取消事由１は理由があり、その余の点について判断するまでもなく、本件審決にはその結論に影響を及ぼす違法があるから、取り消されるべきというものである。
ウ前訴判決の拘束力について


審決を取り消す旨の判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから、本件審決に係る審理は、前訴判決の判決主文が導き出されるのに必要な判示事項である、前訴判決が認定した事実関係及び当該事実関係を基にして検討された次の(ｱ)～(ｵ)の事項に拘束される。(ｱ)特許権の存続期間の延長登録の制度は、政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とするものであるから、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったかどうかは、このような特許法の存続期間延長の制度が設けられている趣旨に照らして判断されるべきであり、その場合における本件処分の内容の認定についても、このような観点から実質的に判断されるべきであって、承認書の「有効成分」の記載内容から形式的に判断すべきではない。このように解することは、最高裁平成２６年（行ヒ）第３５６号同２７年１１月１７日第三小法廷判決・民集６９巻７号１９１２頁の趣旨にも沿うものということができる。
(ｲ)医薬品について、良好な物性と安定性の観点からフリー体に酸等が付加されて、フリー体とは異なる化合物（付加塩）が医薬品とされる場合があること、そのような医薬品が人体に取り込まれたときには、付加塩からフリー体が解離し、フリー体が薬効及び薬理作用を奏すること、ナルフラフィンとナルフラフィン塩酸塩についても同様の関係にあり、ナルフラフィンとナルフラフィン塩酸塩で薬効及び薬理作用に違いがないことは、平成２５年１０月２５日に本件医薬品の製造販売の承認申請がされた時までに、当業者に広く知られていたものと認められる。(ｳ)医薬品分野の当業者は、医薬品の目的たる効能、効果を生ぜしめる作用に着目して、付加塩だけでなく、そのフリー体も「有効成分」と捉えることがあるものと認められる。
(ｴ)本件承認書には、「成分」として「ナルフラフィン塩酸塩」と記載されていて、本件添付文書にも「有効成分に関する理化学的知見」として、「ナルフラフィン塩酸塩」と記載され、その構造式や性状などが記載されているが、これは、賦形剤などの製剤補助剤と区別する観点から、実際に医薬品に配合されている原薬（付加塩）を有効成分として捉えていることに基づく記載であると解される。これに対し、本件添付文書の「有効成分・含量（１カプセル中）」の欄に、「ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィンとして２．３２μｇ）」と記載されており、本件インタビューフォームには、和名は「ナルフラフィン塩酸塩」と記載されているものの、洋名については「ナルフラフィン塩酸塩」と「ナルフラフィン」が併記されているし、「有効成分（活性成分）の含量」として、「１カプセル中ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィンとして２．３２μｇ）含有」と記載されている。そして、本件承認書では、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●同じく本件添付文書や本件インタビューフォームにおける、本件医薬品の「薬物動態」の血漿中濃度推移や薬物動態パラメータもナルフラフィン塩酸塩ではなく、ナルフラフィンを測定して得られたものとなっている。(ｵ)以上のことを考え併せると、本件処分の対象となった本件医薬品の有効成分は、本件承認書に記載された「ナルフラフィン塩酸塩」と形式的に決するのではなく、実質的には、本件医薬品の承認審査において、効能、効果を生ぜしめる成分として着目されていたフリー体の「ナルフラフィン」と、本件医薬品に配合されている、その原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認めるのが相当である。
したがって、「ナルフラフィン塩酸塩」のみを本件医薬品の有効成分と解し、「ナルフラフィン」は、本件医薬品の有効成分ではないと認定して、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないと判断した第１次審決の認定判断は誤りであり、前訴取消事由１は理由がある。
(2)「当審の判断」（本件審決の第５）
ア無効理由について
前訴判決の拘束力からみて、無効理由を検討する。
(ｱ)医薬品について、良好な物性と安定性の観点からフリー体に酸等が付加されて、フリー体とは異なる化合物（付加塩）が医薬品とされる場合があること、そのような医薬品が人体に取り込まれたときには、付加塩からフリー体が解離し、フリー体が薬効及び薬理作用を奏すること、ナルフラフィンとナルフラフィン塩酸塩についても同様の関係にあり、ナルフラフィンとナルフラフィン塩酸塩で薬効及び薬理作用に違いがないことは、平成２５年１０月２５日に本件医薬品の製造販売の承認申請がされた時までに、当業者に広く知られていたものと認められる。(ｲ)医薬品分野の当業者は、医薬品の目的たる効能、効果を生ぜしめる作用に着目して、付加塩だけでなく、そのフリー体も「有効成分」と捉えることがあるものと認められる。
(ｳ)本件承認書には、「成分」として「ナルフラフィン塩酸塩」と記載されていて、本件添付文書にも「有効成分に関する理化学的知見」として、「一般名：ナルフラフィン塩酸塩Nalfurafine   Hydrochloride」と記載され、その化学名や構造式、性状などが、「化学名：(2E)-N-[(5R,6R)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-3-(furan-3-yl)-N-methylprop-2-enamide
monohydrochloride
構造式：
・・・


性状：白色～ごくうすい黄色の粉末である。吸湿性が高く、光にやや不安定である。溶解性は、水、メタノールに対して溶けやすく、エタノール（95）に対しては溶けにくく、酢酸エチルとジエチルエーテルにはほとんど溶けない。」と記載されているが、これは、賦形剤などの製剤補助剤と区別する観点から、実際に医薬品に配合されている原薬（付加塩）を有効成分として捉えていることに基づく記載であると解される。これに対し、本件添付文書の「有効成分・含量（１カプセル中）」の欄に、「ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィンとして２．３２μｇ）」と記載されており、本件インタビューフォームには、和名は「ナルフラフィン塩酸塩」と記載されているものの、洋名については「ナルフラフィン塩酸塩」と「ナルフラフィン」が併記されているし、「有効成分（活性成分）の含量」として、「１カプセル中ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィンとして２．３２μｇ）含有」と記載されている。そして、本件承認書では、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●同じく本件添付文書や本件インタビューフォームにおける、本件医薬品の「薬物動態」の血漿中濃度推移や薬物動態パラメータもナルフラフィン塩酸塩ではなく、ナルフラフィンを測定して得られたものとなっている。(ｴ)そうすると、本件処分の対象となった本件医薬品の有効成分は、本件承認書に記載された「ナルフラフィン塩酸塩」と形式的に決するのではなく、実質的には、本件医薬品の承認審査において、効能、効果を生ぜしめる成分として着目されていたフリー体の「ナルフラフィン」と、本件医薬品に配合されている、その原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認めるのが相当である。(ｵ)一方、本件発明は、前記２のとおりの３６の請求項に係る発明からなるところ、化合物の一般式、引用関係からみて、次のａ～ｃの３つに大別することができる。
ａ一般式（Ｉ）で表される化合物に関する発明（本件発明１～９及び２０）ｂ一般式（II）で表される化合物に関する発明（本件発明１０～１４、２０～２５、３１、３３及び３４）
ｃ一般式（III）で表される化合物に関する発明（本件発明１５～２０、２６～３０、３２、３５及び３６）
そして、ナルフラフィンは、本件発明１の一般式（Ｉ）のオピオイドκ受容体作
動性化合物において、式中の
が「単結合」を表し、Ｒ１が「炭素数４のシクロアルキルアルキル」である「シクロプロピルメチル」を表し、Ｒ２及びＲ３が「ヒドロキシ」を表し、Ａが「－ＸＣ（＝Ｙ）－」であって、Ｘが「ＮＲ４」を表し、Ｙが「Ｏ」を表し、Ｒ４が「炭素数１の直鎖アルキル」である「メチル」を表し、Ｂが「２重結合を１個含む炭素数２の直鎖の非環状不飽和炭化水素」である「－ＣＨ＝ＣＨ－」を表し、Ｒ５がであってＱは「Ｏ」を表す有機基である「フラン－３－イル」を表し、Ｒ６とＲ７が一緒になって「－Ｏ－」を表し、Ｒ８が「水素」を表す化合物に相当するから、一般式（Ｉ）に含まれ、一般式（II）及び（III）には含まれないものである。(ｶ)したがって、本件医薬品の承認審査における有効成分はフリー体の「ナルフラフィン」と原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認められ、本件発明１は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含むものであるといえるから、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったと認められる。
イ原告の主張について
原告の主張は、本件医薬品の有効成分は「ナルフラフィン塩酸塩」であることを前提とするものであるが、前記ア(ｱ)～(ｴ)のとおり、本件処分の対象となった本件医薬品の有効成分は、フリー体の「ナルフラフィン」と「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認めるのが相当であるから、その前提において誤っており、採用することができない。
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（無効理由についての判断の誤り）
前訴判決は、「本件医薬品の有効成分」についての判断に基づき判決したのみで、本件発明１の「ナルフラフィンを有効成分とする」「止痒剤」の技術的範囲（無効理由）については何らの判断をしなかった。しかるに、本件審決は、上記の点について明確な誤解・混同をし、本件発明の技術的範囲の属否についての判断をしないまま審決をしたもので、本件審決には初歩的な違法がある。具体的には、次のとおりである。
(1)前訴判決の拘束力の範囲
前訴判決は、前訴取消事由１（本件医薬品の有効成分に関する事実認定の誤り）についてのみ判断して第１次審決を取り消したもので、前訴取消事由２の技術的範囲論については一切判断していない。
(2)本件延長登録に係る前訴判決の拘束力についての明らかな判断の誤り
ア本件審決の内容
本件審決は、前訴判決の拘束力からみて検討すべき無効理由の内容については、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載や審査経過等から、本件発明１～３６は、ナルフラフィン塩酸塩を有効成分とする本件医薬品を含むものではないとするものであると主張整理した。
そして、本件審決は、前訴判決における取消事由と結論を記載するに当たり、前訴取消事由１（本件医薬品の有効成分に関する事実認定の誤り）、前訴取消事由２（本件発明１の解釈の誤り）及び前訴取消事由３（法令解釈の誤り）を摘示した上で、前訴判決が前訴取消事由１についてのみ判断したことを正確に指摘した。
イ本件審決の明白な誤解
(ｱ)しかるに、本件審決は、前訴判決の拘束力について、前訴判決が認定した事実関係及び当該事実関係を基にして検討された事項に拘束される旨を記載した上で判断を示したが、「第５当審の判断」には、無効理由について、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載や審査経過等を検討した形跡がない。本件審決は、クレームの文言解釈や出願経過の主張に係る判断を脱漏したものである。(ｲ)そもそも、本件発明における「・・・を有効成分とする止痒剤」の技術的範囲という審判対象と、本件医薬品の有効成分は何かという審判対象とは明確に異なる。


そして、取消判決の採用した無効理由と異なる無効理由により無効判決をすることや、取消判決の採用した引用例とは異なる引用例により容易想到であると判断することは、取消判決の拘束力に反するものではないと理解されているところである。前訴判決は、前訴取消事由１を認めてそれが結論に影響するとして第１次審決を取り消したにすぎないから、本件審決が、他の無効理由（クレーム解釈論）についての判断がなくてもそれにも拘束力が及ぶと考えたのであれば（その可能性が高い。）、誤りである（なお、審決取消訴訟において複数の取消事由が主張された場合に、その１つが認められれば直ちに審決全体を取り消すという実務も、現実に存在している。）。
(3)まとめ
以上のとおり、本件審決は、前訴判決においては本件発明１の「ナルフラフィンを有効成分とする」「止痒剤」の技術的範囲については何ら判断をしていないのに、その点について明確な誤解・混同をし、本件発明の技術的範囲の属否についての判断をしないままで審決をしたものであって、本件審決には初歩的な実体法上の瑕疵に基づく違法がある。
２取消事由２（手続上の瑕疵）
本件審決は、前訴判決の確定により差戻しとなった段階で、当事者には何ら意見書等の提出を求めることなく、直ちに第１次審決と異なる審決をした。第１次審決が（部分的に）取り消され特許庁に差し戻されたのであって、新たな論点が発生したのであるから、原告には、何らかの弁駁の機会を与えてこそ、充実した審理、行政処分が期待できる。
したがって、本件のような場合に、適正手続との関係でも、当事者に意見を述べる機会が付与されなかったことは、本件審決に手続上の瑕疵があったというべきであり、それは、本件審決の結論に影響するものである。
第４被告の主張
１取消事由１（無効理由についての判断の誤り）について前訴判決は、本件医薬品が本件発明の技術的範囲に属すると判断したもので、本件審決も、本件医薬品が本件発明の技術的範囲に属すると判断したものであるから、原告の主張は、その前提とする理解に誤りがある。具体的には、次のとおりである。
(1)前訴判決について
ア前訴判決は、前訴取消事由１について、「本件処分の対象となった本件医薬品の有効成分は、・・・実質的には、本件医薬品の承認審査において、効能、効果を生ぜしめる成分として着目されていたフリー体の『ナルフラフィン』と、・・・その原薬形態の『ナルフラフィン塩酸塩』の双方である」と判断して、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないと判断した第１次審決の認定判断が誤りであるとの結論を示したところ、前訴判決の上記判断は、本件医薬品が（ナルフラフィン塩酸塩のみではなく）ナルフラフィン（フリー体）を有効成分とする止痒剤である旨の判断であり、それにより、本件医薬品が本件発明１（「一般式（Ⅰ）で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤」）の発明特定事項を全て備えるとの判断である。この判断により、前訴判決は、本件医薬品の製造販売が「本件発明の実施」に該当するものとして、「本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であった」との結論を導いている。審決取消事由は審決の結論に影響を及ぼす違法事由であるとされているところ、第１次審決の結論に影響を及ぼす違法事由とは、いうまでもなく、第１次審決の「延長登録要件を充足していない」旨の審決の結論としての判断に影響を及ぼす誤りである。前訴取消事由１は第１次審決のかかる判断の違法を指摘するものであるから、前訴判決は、「延長登録要件を充足する」旨の結論に影響を及ぼす判断の誤りを指摘したものである。より分析的には、前訴判決は、①本件医薬品が（ナルフラフィン塩酸塩のみではなく）ナルフラフィン（フリー体）を有効成分とする止痒剤であり、②かような本件医薬品が本件発明の構成要件「一般式（Ⅰ）で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤」を全て充足することから、③本件医薬品の製造販売は本件発明の実施に該当し、④それゆえに「本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であった」と判断し、⑤したがって、「延長登録要件を充足していない」旨の第１次審決の判断は誤りであると結論付けた（かかる趣旨が、前訴判決における「その余の点について判断するまでもなく」という判示にも表現されている。）。
したがって、前訴判決が、本件医薬品が本件発明の技術的範囲に属するとの判断を含むものであることは明白である。
なお、前訴判決が、前訴取消事由１の判断をするに当たり、「本件処分に係る本件医薬品の製造販売が本件発明の実施行為に該当するか否か」を明示的に取り込んで判断したことは、前訴判決が、前訴取消事由１に関し、「本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったかどうかについて検討する」と明記した上で、ナルフラフィンが本件医薬品の有効成分ではないと第１次審決が認定したことの誤りを判示したことからも明らかである。
イ原告は、本件医薬品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについて前訴判決が判断しておらず、前訴判決には理由不備又は理由齟齬の違法がある等と主張して、最高裁判所に対して上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁判所は、原告の上告を棄却し、上告受理申立ての不受理決定をした。すなわち、既に最高裁判所において、前訴判決は、本件医薬品が本件発明の技術的範囲に属すると判断したとの結論が出されているところであり、原告の主張は、既に確定した判決が解決済みの争点を不当に蒸し返すものにすぎない。
(2)本件審決について
本件審決も、本件医薬品が本件発明の技術的範囲に属するとの判断を前提として、「本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であった」と判断していることが明らかである。本件審決は、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったか否かにつき、「本件発明１は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含むものであるといえる」と判示しているところである。上記の判示は、本件発明１の技術的範囲を示すとともに、「ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤」であると認定判断された本件医薬品が本件発明１の技術的範囲に含まれると判断したものである。
したがって、本件審決が本件発明の技術的範囲の属否について判断していないとの原告の主張は、本件審決に対する誤った理解に基づくものである。
２取消事由２（手続上の瑕疵）について


差戻審において当事者に意見を述べる機会が付与されなければ違法であるとの原告の主張は、法令上の根拠すら示されていないもので、失当である。その点を措くとしても、前記１(1)イとおり、前訴判決は最高裁判所により支持され、確定しているのであって、特許庁が本件審決を出すに当たり、当事者の意見を聞いて審理判断しなければならない新たな争点・検討事項は存在しないから、本件審決をするに当たり当事者に改めて意見を求める必要など全くない。
したがって、原告の主張は、理由がない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（無効理由についての判断の誤り）について(1)本件審決の理由の要旨は、前記第２の３のとおりであるところ、本件審決の記載内容からは、次の点を指摘することができる。
ア本件審決は、前訴判決の拘束力について、本件審決が拘束される前訴判決が認定した事実関係等の事項を、五つに整理しているところ（前記第２の３(1)ウ(ｱ)～(ｵ)）、そこに記載された事項は、あくまで「本件医薬品の有効成分」についての判断に係る事項に限定されているといえる（特に同(ｵ)参照）。イその上で、本件審決は、「当審の判断」と題する項中、「無効理由について」と題する項において、前記アのとおり五つに整理した事項のうち四つ（前記第２の３(1)ウ(ｲ)～(ｵ)）に対応するとみられる四つの事項（同(2)ア(ｱ)～(ｴ)）を指摘した上で、さらに、本件発明の特許請求の範囲を検討して、本件発明を「一般式（Ｉ）で表される化合物に関する発明」を含む三つに大別し、ナルフラフィンが一般式（Ｉ）に含まれ、一般式（II）及び（III）には含まれないと認定している（同(2)ア(ｵ)）。その上で、本件審決は、「本件医薬品の承認審査における有効成分はフリー体の「ナルフラフィン」と原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認められ、本件発明１は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含むものであるといえる」と結論付けている（同(2)ア(ｶ)）。
上記に関し、本件審決は、「当審の判断」と題する項中、原告の主張に対する判断として、本件処分の対象となった本件医薬品の有効成分がフリー体の「ナルフラフィン」と「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認めるのが相当であると改めて説示するに当たり、「無効理由について」と題する項で指摘した事項のうち前訴取消判決の拘束力について指摘した事項と共通するとみられる四つの事項のみを援用するにとどめている（同(2)イ）。
ウ本件審決は、「当審の判断」において、「無効理由を検討する」と記載しているところ、本件審決の第３の１の「請求人の主張及び証拠方法」と題する項において、「無効理由の概要」は、「本件発明に係る「止痒剤」は、「一般式（Ｉ）で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする」ものであって、「一般式（Ｉ）で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物」の酸付加塩である「ナルフラフィン塩酸塩」を発明特定事項として含んでいない。本件特許明細書において、塩を形成していないフリー体と酸付加塩とは区別して記載されており、出願経過において、酸付加塩は特許請求の範囲から意識的に除外されたものである。」、「これに対して、本件医薬品の有効成分は「ナルフラフィン塩酸塩」であるから、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められない。」、「したがって、本件延長登録は、同法第１２５条の２第１項第１号に該当し、無効とすべきものである。」と整理されている。
(2)前記(1)ア～ウで指摘した点からすると、本件審決が、前訴判決で判示され拘束力を有すると解する事項を踏まえた上で、必要と考える事項を新たに追加して、それらの事項全体を考慮して「本件発明１は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含むものであるといえる」（前記第２の３(2)ア(ｶ)）と判断したことは明らかである。
(3)原告は、本件発明における「・・・を有効成分とする止痒剤」の技術的範囲という審判対象と本件医薬品の有効成分は何かという審判対象とは明確に異なるところ、前訴判決では後者（前訴取消事由１）について判断がされたのみであるにもかかわらず、本件審決においては、他の無効理由（クレーム解釈論）についての判断がなくてもそれにも拘束力が及ぶと考えられた可能性が高いと主張するが、前記のとおり、本件審決が上記二つの審判対象のいずれについても判断していることは明らかであり、原告の上記主張は採用することができない。上記に関し、原告は、本件審決の「第５当審の判断」に、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載や審査経過等を検討した形跡がないと主張するが、前記(1)のとおり、本件審決が本件発明の特許請求の範囲等を検討したことは明らかである。出願経過についての検討結果が具体的に示されていないことは、前記(2)の判断を左右するものではない。本件審決において、クレームの文言解釈や出願経過の主張に係る判断について、原告が求める程度の理由が記載されていないとしても、そのことから本件審決がそれらについての判断を脱漏したものとは認められない。(4)したがって、本件審決が前訴判決の拘束力について誤解・混同をし、本件発明の技術的範囲の属否について判断しなかったという取消事由１は、認められない。
２取消事由２（手続上の瑕疵）
証拠（甲６２、６５、１６１）に照らすと、前訴判決に至るまでの間に、原告には、審判段階においても、本件発明の技術的範囲について自らの主張立証を尽くす機会が与えられていたもので、それにもかかわらず、前訴判決の確定後、本件審決に至るまでの間に、原告に改めて主張の機会等が与えられなかったことをもって手続に瑕疵があったというべき事情は認められない。本件発明の技術的範囲に係る点は、原告による本件延長登録についての無効審判の請求の当初から、無効理由に含められていたもので、前訴判決後に新たな論点が発生したなどという原告の主張は、採用することができない。
第６結論
以上の次第であるから、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
本      多    知    成
裁判官
中    島      朋      宏
裁判官
勝      又    来未    子


令和３年１２月２７日判決言渡
令和２年（行ケ）第１００８０号審決取消請求事件（以下「第１事件」という。）令和２年（行ケ）第１００８１号審決取消請求事件（以下「第２事件」という。）
口頭弁論終結日令和３年１０月６日
判                  決
第１事件原告兼第２事件被告        大塚製   薬株式   会社（以下   「原告   」とい   う。）
同訴訟代理人弁護士          重    冨    貴    光
黒    田    佑    輝
石    津    真    二
杉    野    文    香
渡    辺              洋
第１事件被告兼第２事件原告        MeijiSeikaファルマ株式会社（以下「被告Meiji」という。）
同訴訟代理人弁護士         飯    田    秀    郷
大    友    良    浩
森    山    航    洋
村    山    顕    人
同訴訟代理人弁理士         廣    田    浩    一
村    上    要    介
第１事件被告          大原薬   品工業   株式会   社（以下「被告大原」という。）
同訴訟代理人弁理士         謝              卓    峰
主                  文
１特許庁が無効２０１８－８００１３０号事件について令和２年５月１２日にした審決のうち，特許第４１７８０３２号の請求項１，４及び５に係る部分を取り消す。
２被告Ｍｅｉｊｉの請求を棄却する。
３訴訟費用のうち，第１事件に係るものは被告らの負担とし，第２事件に係るものは被告Ｍｅｉｊｉの負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１第１事件（原告）
主文第１項と同旨
２第２事件（被告Ｍｅｉｊｉ）
特許庁が無効２０１８－８００１３０号事件について令和２年５月１２日にした審決のうち，特許第４１７８０３２号の請求項２に係る部分を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴ア原告は，発明の名称を「５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプ作動薬」とする発明について，平成１４年１月２９日を国際出願日とする特許出願（特願２００２－５６０６１６号，優先日平成１３年１月２９日，優先権主張国米国。以下「本件出願」という。）をし，平成２０年８月２９日，特許権の設定登録（特許第４１７８０３２号。請求項の数６。以下，この特許を「本件特許」という。）を受けた（乙Ｄ３５，３６）。イ原告は，平成３０年８月２１日，本件特許の特許請求の範囲の請求項３及び６を削除する訂正を求める訂正審判請求（訂正２０１８－３９０１２０号事件）をした。
特許庁は，同年１１月１４日，上記訂正を認める審決をし，同月２８日，同審決は確定し，同年１２月６日，その旨の登録がされた（乙Ｄ３５，３６）。
⑵ア被告Ｍｅｉｊｉは，平成３０年１１月１２日，本件特許について特許無効審判（無効２０１８-８００１３０号事件。以下「本件無効審判事件」という。）を請求した（乙Ｄ３６）。
イ被告大原は，本件無効審判事件について，平成３１年４月１１日付けで特許法１４８条１項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし，令和元年６月４日付けで参加許可の決定を受けた。ウ原告は，令和元年１１月２８日付けの審決の予告を受けたため，令和２年２月６日付けで，本件特許の特許請求の範囲の請求項２を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。
その後，特許庁は，同年５月１２日，本件訂正を認めた上，「特許第４１７８０３２号の請求項１，４，５に係る発明についての特許を無効とする。特許第４１７８０３２号の請求項２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。特許第４１７８０３２号の請求項３，６に係る発明についての審判請求を却下する。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２７日，原告及び被告Ｍｅｉｊｉにそれぞれ送達された。⑶ア原告は，令和２年６月２４日，被告両名を相手方として，本件審決のうち，特許第４１７８０３２号の請求項１，４及び５に係る部分の取消しを求める第１事件訴訟を提起した。
イ被告Ｍｅｉｊｉは，令和２年６月２４日，本件審決のうち，特許第４１７８０３２号の請求項２に係る部分の取消しを求める第２事件訴訟(以下，第１事件訴訟と併せて，「本件訴訟」という。)を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１，２，４及び５の記載は，次のとおりである（下線部は本件訂正による訂正箇所である。以下，請求項の番号に応じて，請求項１に係る発明を「本件発明１」などという。）。
【請求項１】
鬱病，最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，又は特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害，エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害からなる群から選ばれた５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害を治療するため
の医薬組成物であって，式（１）：
（カルボスチリル骨格の３位及び４位の間の炭素－炭素結合は，単結合又は二重結合である）；
のカルボスチリル化合物，及び医薬として許容されるその塩又は溶媒和物の治療有効量を含む医薬組成物。
【請求項２】
５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である鬱病を治
療するための医薬組成物であって，式（１）：
（カルボスチリル骨格の３位及び４位の間の炭素－炭素結合は，単結合又は二重結合である）；
のカルボスチリル化合物，及び医薬として許容されるその塩又は溶媒和物の治療有効量を含む医薬組成物。
【請求項４】
障害が，最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，又は特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害である，請求項１記載の医薬組成物。
【請求項５】


障害が，エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害である，請求項１記載の医薬組成物。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，本件発明１，４及び５に係る特許は被告主張の無効理由１（実施可能要件違反）及び無効理由２（サポート要件違反）によって無効とすべきものであるが，本件発明２に係る無効理由１及び２はいずれも理由がないというものである。その理由の要旨は，次のとおりである。
⑴無効理由１（実施可能要件違反）について
ア①特許法３６条４項所定の実施可能要件における「実施」には，物の発明の場合，同法２条３項１号に規定する「その物の使用をする行為」が含まれるので，発明の詳細な説明の記載が，物の発明について実施可能要件を満たすためには，当業者がその物の使用をすることができる程度のものである必要がある，②本件発明１，２，４及び５は「物」の発明であり，さらに，請求項１に記載の式（１）のカルボスチリル化合物，及び医薬として許容されるその塩又は溶媒和物（以下，これらをまとめて「本件カルボスチリル化合物」という。）の治療有効量を含む，請求項１，２，４及び５に記載の鬱病，双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかを治療するための医薬組成物の発明であり，いわゆる「医薬用途発明」であるところ，医薬用途発明を使用することとは，当該医薬を，その医薬用途の対象疾患に罹患した患者に投与して，当該対象疾患を治療することであると解される，③発明の詳細な説明の記載が，当業者が医薬用途発明を使用することができる程度のものであるといえるためには，その未知の医薬用途を何らかの薬理試験結果によらずとも予測することができる物質を用いるなどの特段の事情でもない限り，発明の詳細な説明に，当該医薬の有効量，投与方法，製剤化のための事項に加えて，当該医薬がその医薬用途の対象疾患に対して実際に治療効果を有することを当業者が理解できるに足る薬理試験結果を記載する必要がある，④薬理試験結果の記載については，当該薬理試験結果が，当該医薬をその医薬用途の対象疾患に罹患した患者に投与して，当該医薬が当該対象疾患に対して実際に治療効果を有することが示された臨床試験の結果である場合，当該薬理試験結果から，当該医薬用途発明を使用することができることを，当業者は理解できるものであり，また，当該薬理試験結果が，試験管内実験（以下，「invitro試験」という。）や動物実験といった非臨床試験の結果であっても，特許出願時の技術常識を参酌してその結果を見ると，当該医薬が当該対象疾患に対して治療効果を有することを当業者が理解できる結果であれば足りる。イ(ア)本件出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）以外の他の刊行物（本件審決の第５の３．のアないしオに摘記された刊行物）の記載から，(i)５－ＨＴ1A部分作動薬は，うつ状態でセロトニンの量が減少している時に，少なくなったセロトニンの代わりに受容体に結合して細胞内の情報伝達系を活性化させると考えられていること（上記ア），(ⅱ)５－ＨＴ1A部分作動薬であるタンドスピロン，ゲピロン，ブスピロン及びイプサピロンが抗うつ作用を有することを立証した臨床試験及び非臨床試験の結果が多数報告されていること（上記ア及びイ），(ⅲ)上記(ⅱ)の５－ＨＴ1A部分作動薬以外の５－ＨＴ1A    作動薬が抗うつ作用を有することを立証した臨床試験や非臨床試験の結果が多数報告されていること（上記ウ），(ⅳ)５－ＨＴ1A受容体遮断薬によって５－ＨＴ1A作動薬が有する抗うつ作用が阻害されたことを示す非臨床試験の結果から，５－ＨＴ1A部分作動薬が，その５－ＨＴ1A    部分作動作用に基づいて抗うつ作用を奏することは，技術常識であること（上記エ），(v)臨床試験の段階で脱落して抗うつ薬として発売されるまでに至らなかった５－ＨＴ1A部分作動薬があり，５－ＨＴ1A    部分作動薬が有する抗うつ効果がどれくらい強力であるかについては懐疑的な研究者がいるけれども，５－ＨＴ1A部分作動薬が抗うつ作用を有すること自体は否定されておらず，５－ＨＴ1A部分作動薬の臨床開発は続けられているのであるから，５－ＨＴ1A部分作動薬が鬱病の治療に用いられる薬物であることは，技術常識であること（上記オ）が認められる。
上記（ⅰ）～（ⅴ）のように，「５－ＨＴ1A部分作動薬を鬱病の治療に使用することができること」は本件出願時の技術常識であるといえる（本件審決の第５の３．のカ）。
(イ)次に，他の刊行物（本件審決の第５の４．のアないしオに摘記された刊行物）の記載から，(i)各種の抗うつ薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができることは，技術常識であること（上記ア～ウ），(ⅱ)しかし，双極性障害の患者に抗うつ薬を使用した場合，躁病エピソードの誘発，軽躁エピソードの誘発，急速交代化の誘発，及び混合状態の悪化等の様々な有害事象が生じる危険性があることを考慮すると，全ての抗うつ薬が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができるという技術常識があるとは言い難く，「５－ＨＴ1A部分作動薬」を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることが技術常識であるとはいえないこと（上記ウ），(ⅲ)双極性障害とセロトニンとの関連性があることは技術常識であること（上記エ），(ⅳ）しかし，双極性障害と５－ＨＴ1A受容体サブタイプとの関連性があることや，「５－ＨＴ1A部分作動薬」を双極性障害の治療に使用することができることは，技術常識であるとはいえないことが認められる。上記（ⅰ）～（ⅳ）からみて，「５－ＨＴ1A部分作動薬を双極性障害の治療に使用することができること」が本件出願時の技術常識であるとはいえない（本件審決の第５の４．のカ）。


ウ本件明細書の発明の詳細な説明に記載の薬理学的試験（in    vitro試験）の結果から，本件カルボスチリル化合物に該当するアリピプラゾールが５－ＨＴ１Ａ部分作動薬であることを，当業者は理解できるが，発明の詳細な説明には，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病，双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて，これらの対象疾患を実際に治療できることを示す臨床試験の結果は記載されておらず，上記薬理学的試験（invitro試験）以外の箇所の記載を参酌しても，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１を使用することができることを，当業者が理解できるとはいえない。
これに対し，前記イ(ア)で説示したように，「鬱病の治療に５－ＨＴ１Ａ部分作動薬を使用することができること」は技術常識であるといえるので，当該技術常識を参酌して上記薬理学的試験（invitro   試験）の結果を見れば，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて当該鬱病を治療できることを，当業者は理解できるといえる。エしかし，前記イ(イ)で説示したように，「５－ＨＴ１Ａ部分作動薬を双極性障害の治療に使用することができること」が技術常識であるとはいえないのであるから，技術常識を参酌して上記薬理学的試験（invitro試験）の結果を見ても，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて，これらの対象疾患を治療できることを，当業者が理解できるとはいえない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１を使用することができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるとはいえない。これと同様の理由により，請求項４に記載の双極性Ｉ型障害に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて当該双極性Ｉ型障害を治療できることを，当業者が理解できるとはいえないし，また，請求項５に記載の双極性ＩＩ型障害に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて当該双極性ＩＩ型障害を治療できることを，当業者が理解できるとはいえないので，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明４及び５を使用することができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるとはいえない。
よって，本件発明１，４及び５に係る特許は，無効理由１（実施可能要件違反）によって無効とすべきものであり，本件発明２に係る特許に対する審判請求は，成り立たない。
⑵無効理由２（サポート要件違反）について
ア本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１が解決すべき課題は，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病，双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した者を治療することであり，その解決手段は，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病，双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ1A部分作動作用に基づいて，これらの対象疾患を治療することであるといえる。
本件明細書の発明の詳細な説明に記載された薬理学的試験（invitro   試験）の結果から，当業者は，本件カルボスチリル化合物に該当するアリピプラゾールが５－ＨＴ1A部分作動薬であることを認識できるが，発明の詳細な説明には，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病，双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ1A部分作動作用に基づいて，これらの対象疾患を実際に治療できることを示す臨床試験の結果は記載されておらず，上記薬理学的試験（invitro   試験）以外の箇所の記載を参酌しても，発明の詳細な説明の記載から，直ちには，本件発明１の上記課題を解決できることを，当業者が認識できるとはいえない。
これに対し，「鬱病の治療に５－ＨＴ1A部分作動薬を使用することができること」は技術常識であるといえるので，当該技術常識を参酌して上記薬理学的試験（invitro試験）の結果を見れば，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病に罹患した者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ1A部分作動作用に基づいて当該鬱病を治療できることを，当業者は認識できる。
イしかし，「５－ＨＴ1A    部分作動薬を双極性障害の治療に使用することができること」が技術常識であるとはいえないのであるから，技術常識を参酌して上記薬理学的試験（invitro試験）の結果を見ても，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ1A部分作動作用に基づいて，これらの対象疾患を治療できることを，当業者が認識できるとはいえない。
したがって，技術常識を参酌しても，本件発明１により，５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した患者を治療するという課題を解決できることを，当業者が認識できるとはいえないから，本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。


これと同様の理由により，本件カルボスチリル化合物を，請求項４に記載の双極性Ｉ型障害に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて当該双極性Ｉ型障害を治療できることを，当業者が認識できるとはいえないし，また，請求項５に記載の双極性Ⅱ型障害に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて当該双極性ＩＩ型障害を治療できることを，当業者が認識できるとはいえないので，本件発明４及び５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。
よって，本件発明１，４及び５に係る特許は，無効理由２（サポート要件違反）によって無効とすべきものであり，本件発明２に係る特許に対する審判請求は，成り立たない。
第３当事者の主張
１取消事由１－１（本件発明１，４及び５に係る実施可能要件の判断の誤り）
（第１事件関係）
⑴原告の主張
ア医薬用途発明における記載要件適合性の判断基準医薬用途発明に係る特許出願の記載要件（実施可能要件・サポート要件）の適合性は，当該発明の対象疾患に対して当該医薬が治療効果を有するか否かという「医薬の有効性」によって判断されるべきであり，当該医薬投与に伴って生じ得る副作用や有害事象は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「薬機法」という。）所定の医薬品の承認審査において考慮される事柄であって，「医薬の有用性」の問題であり，記載要件適合性の判断において考慮すべき事項ではない。薬は人体に異物であるが故に，医薬品を投与した場合に，一定の副作用や有害事象が発生することは避けられない。しかし，そのような副作用や有害事象が発生する危険性をもって当該医薬品の治療効果自体が否定されることにはならないことはいうまでもなく，副作用や有害事象が生ずる危険性が存在するからといって医薬の治療効果（発明の作用効果）を否定する理由になり得ない。
イ本件出願当時の技術常識の判断の誤り
本件審決は，本件出願時において，各種の抗うつ薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができることは，技術常識であるが，一方で，双極性障害の患者に抗うつ薬を使用した場合，躁病エピソードの誘発，軽躁エピソードの誘発，急速交代化の誘発，及び混合状態の悪化等の様々な有害事象が生じる危険性があることを考慮すると，全ての抗うつ薬が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができるという技術常識があるとは言い難く，５－ＨＴ1A部分作動薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることが技術常識であるとはいえないなどとして，５－ＨＴ1A部分作動薬を双極性障害の治療に使用することができることは，本件出願時の技術常識であるとはいえない旨判断した。
(ア)しかしながら，本件出願当時，①単極性うつ病におけるうつ病エピソード，双極性Ⅰ型障害におけるうつ病エピソード及び双極性Ⅱ型障害におけるうつ病エピソードの定義及び診断基準は同じであり，単極性うつ病，双極性Ⅰ型障害及び双極性Ⅱ型障害において，うつ病エピソードが同じ病態として理解されていたこと（乙Ａ３０の１），②単極性うつ病に使用できる抗うつ薬は，双極性Ⅰ型障害及び双極性Ⅱ型障害のいずれにおいても，うつ病エピソードの治療に使用できると認識されていたこと（甲Ａ１，２，１５，乙Ａ３１の１，３５，３６，８６の１，９１，９８，９９，１０６，乙Ｄ１，１６，１８），③５－ＨＴ1A受容体部分作動薬は，抗うつ作用を有し，うつ病エピソードの治療に使用できることは，技術常識であったこと（甲Ａ２０，２１，乙Ａ１３，乙Ｄ７９）からすると，５－ＨＴ1A受容体部分作動薬は双極性Ⅰ障害及び双極性Ⅱ障害のうつ病エピソードの治療に使用することができることは，本件出願時の技術常識であったといえる。
(イ)本件審決が述べる「双極性障害の患者に抗うつ薬を使用した場合，躁病エピソードの誘発，軽躁エピソードの誘発，急速交代化の誘発，及び混合状態の悪化等の様々な有害事象が生じる危険性」があることは，前記アで述べたように，「医薬の有用性」の問題であって，そもそも抗うつ薬が双極性障害のうつ病エピソードの治療に使用できること（「医薬の有効性」）を否定する理由にはなり得ない。
また，抗うつ薬の投与に伴って生じ得る副作用や有害事象は，抗うつ薬の治療効果の問題とは別に，安全性に関する情報として医薬品の添付文書における「使用上の注意」に記載されるものと位置付けられており，そのような副作用や有害事象を「使用上の注意」に記載するのは，抗うつ薬が対象疾患に対し治療効果を有し，使用できることを前提に，使用における注意を喚起するためである。実際にも，本件出願当時，日本で承認された全ての抗うつ薬は，「効能・効果」が「うつ病・うつ状態」とされ，単極性うつ病と双極性障害の双方が含まれており，「使用上の注意」欄に双極性障害の患者の躁転が記載されている（乙Ａ９０，９１，乙Ｄ３ないし１５）。
そして，本件出願当時，「様々な有害事象が生じる危険性」については，気分安定薬と抗うつ薬とを併用することにより，躁転のリスクコントロールが可能であり，躁転発生時には抗うつ薬の中止又は漸減により対応可能であると考えられていた（乙Ａ９９）。また，米国精神医学会の治療ガイドライン（甲Ａ１）や，エキスパートコンセンサスガイドライン（乙Ａ９８）を始めとする諸文献においても，気分安定薬と抗うつ薬の併用を一般的な治療としていた（乙Ｄ１６，１８）。
(ウ)以上によれば，５－ＨＴ1A    受容体部分作動薬であるカルボスチリル化合物を双極性Ⅰ型障害及び双極性Ⅱ型障害のうつ病エピソードの治療に使用できることは，本件出願時の技術常識であったものといえるから，これと異なる本件審決の前記判断は誤りである。
ウ実施可能要件の適合性
本件明細書には，本件カルボスチリル化合物が５－ＨＴ1A受容体の作動作用を有することが記載されている。


そして，前記イのとおり，５－ＨＴ1A受容体部分作動薬を双極性Ⅰ型障害及び双極性Ⅱ型障害のうつ病エピソードの治療に使用でき，本件明細書の上記記載に基づいて，５－ＨＴ1A受容体部分作動薬である本件カルボスチリル化合物を双極性Ⅰ型障害及び双極性Ⅱ型障害のうつ病エピソードの治療に使用できるものと理解できるから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものといえる。本件発明４及び５も，これと同様である。したがって，本件発明１，４及び５に係る本件特許は，実施可能要件に適合する。
エ被告らの主張について
被告らは，本件発明１，４及び５が，実施可能要件に適合するというためには，本件明細書の発明の詳細な説明において，本件カルボスチリル化合物が，「鬱病，最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，又は特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害，エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害」のいずれにも治療効果を奏することが，当業者が理解できる程度に記載されている必要があるが，原告は，本件明細書及び本件出願時の技術常識を参酌すれば，本件カルボスチリル化合物が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることを述べるのみで，本件カルボスチリル化合物が躁ないし躁症状（原告のいう「躁病エピソード」）の治療に使用できるといった技術常識を証明していないから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合していない旨主張する。
しかしながら，本件審判の合議体は，令和元年６月２７日付け審理事項通知書（乙Ｄ４７の１）で，「請求項１の（中略）記載，及び，本件特許の出願日当時の技術常識からみて，請求項１，４及び５に係る発明の医薬組成物が『双極性障害の鬱病エピソード』の治療に有効であるといえるのであれば，当該医薬組成物が請求項１，４及び５に記載の双極性Ⅰ型障害，双極性Ⅱ型障害の治療に有効であるといえる，という見解を持っております。」との見解を示し，本件審決は，上記見解に基づいて，本件発明１，４及び５の記載要件の適合性の判断に際し，本件カルボスチリル化合物の５－ＨＴ1A受容体作動作用に基づいて双極性障害のうつ病エピソードに対する治療効果を有するか否かという点のみを問題として判断し，本件カルボスチリル化合物が双極性障害の躁病エピソードに対して治療効果を有するか否かという事項について何ら審理判断していない。したがって，上記事項は，本件審決の審理範囲外の事項であって，本件訴訟で審理されるべきではないから，被告らの上記主張は，失当である。
オ小括
以上のとおり，本件発明１，４及び５の実施可能要件の適合性を否定した本件審決の判断は誤りである。
⑵被告らの主張
ア本件発明１，４及び５の実施可能要件の判断手法(ア)本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）は，医薬用途に関し，「鬱病，最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，又は特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害，エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害からなる群から選ばれた５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害を治療するための医薬組成物」と規定しているから，本件発明１並びに本件発明１の「双極性Ｉ型障害」又は「双極性ＩＩ型障害」を発明特定事項に含む本件発明４及び５との関係において，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合しているというためには，本件カルボスチリル化合物が，「鬱病，最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，又は特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害，エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害」のいずれにも治療効果を奏することが，当業者が理解できる程度に記載されている必要がある。しかるところ，原告は，本件明細書及び本件出願時の技術常識を参酌すれば，本件カルボスチリル化合物が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることを述べるのみで，本件カルボスチリル化合物が躁ないし躁症状（原告のいう「躁病エピソード」）の治療に使用できるといった技術常識を証明していないから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合しない。
したがって，その余の点について検討するまでもなく，本件発明１，４及び５の実施可能要件の適合性を否定した本件審決の判断に誤りはない。


(イ)この点に関し原告は，本件審決は，本件カルボスチリル化合物が双極性障害の躁病エピソードに対して治療効果を有するか否かという事項について何ら審理判断していないから，上記事項は，本件審決の審理範囲外の事項であって，本件訴訟で審理されるべきではない旨主張する。しかしながら，①被告らは，本件審判手続において，無効理由１（実施可能要件）として，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件カルボスチリル化合物が本件発明１記載の障害に対して治療効果を有することを当業者が認識し得る記載が存在が存在しないこと，無効理由２（サポート要件違反）として，本件発明の詳細な説明の記載から，本件発明１が上記障害の治療という課題を解決できると認識できるとはいえないことを主張したこと，②本件審決は，「本件カルボスチリル化合物が，その５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基いて，本件特許発明の双極性Ｉ型障害が発現する「最近のエピソードが軽い躁」，「躁」，「混合状態」，「鬱」，「或いは特定できない症状」，並びに本件特許発明の双極性ＩＩ型障害が発現する「エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状」及び「循環型」という各種症状のいずれに対する治療効果を有するのかについても全く記載されていない。」，「本件発明の詳細な説明には，本件カルボスチリル化合物に該当するアリピプラゾールがシナプス後Ｄ２受容体の拮抗活性を有していることは記載されているが（摘記イの段落【０００７】），本件カルボスチリル化合物がＤ２受容体に拮抗的に作用することにより，双極性障害の躁に対して効果を有するという記載はなく，Ｄ２受容体拮抗剤が双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害の躁に治療効果を有することについても，全く記載されていない。」（以上，９１頁）との判断を示し，本件カルボスチリル化合物が双極性障害の躁症状に対して治療効果を有することが理解できるか否かについて検討した上で，原告の主張を排斥したことからすると，原告の上記主張は失当である。
イ原告主張の技術常識の不存在
後記３(1)で述べるとおり，本件出願当時，「５－ＨＴ1A部分作動薬を鬱病の治療に使用することができること」は，技術常識であったとはいえないし，また，本件カルボスチリル化合物が単独性うつ病に対する治療効果を奏することを当業者が理解していたものとはいえない。そして，双極性障害については，鬱病相と躁病相があるところ，双極性障害の鬱病相を治療するために抗鬱薬を投与した場合，躁転の可能性を有意に高める結果，双極性障害を治療するどころか，双極性障害の症状を逆に悪化させる可能性が高いという固有の事情が存在するため（甲Ａ１，２，３１の１，乙Ａ９８，１０６，），臨床上も，双極性障害の鬱病相の治療において，抗鬱薬の使用は慎重に行うべきとされていることからすれば，全ての抗鬱薬を双極性障害の鬱病相（うつ病エピソード）の治療に用いることができるなどという原告主張の技術常識が存在しないことは明らかである。
したがって，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができることは，本件出願時の技術常識であるとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。
ウ小括
以上によれば，本件発明１，４及び５の実施可能要件の適合性を否定した本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１－１は理由がない。
２取消事由１－２（本件発明１，４及び５に係るサポート要件の判断の誤り）
（第１事件関係）
⑴原告の主張
本件審決は，「５－ＨＴ1A部分作動薬を双極性障害の治療に使用することができること」が技術常識であるとはいえないから，技術常識を参酌して薬理学的試験（invitro試験）の結果を見ても，本件発明１により，５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の双極性Ｉ型障害及び双極性ＩＩ型障害のいずれかに罹患した患者を治療するという課題を解決できることを，当業者が認識できるとはいえないとして，本件発明１，４及び５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえず，サポート要件に適合しない旨判断した。しかしながら，前記１(1)で述べたとおり，５－ＨＴ1A受容体部分作動薬を双極性Ⅰ障害及び双極性Ⅱ障害のうつ病エピソードの治療に使用できることは，本件出願時の技術常識であったものであるから，本件審決の上記判断は，その前提において誤りがある。
⑵被告らの主張
本件発明１，４及び５の課題は，「鬱病，最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，又は特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害，エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害」のいずれにも治療効果を奏することにある。前記１(2)で述べたとおり，本件出願当時，原告主張の技術常識は存在せず，また，当業者が本件明細書の記載及び技術常識に基づいて，双極性障害の「躁（軽躁）病エピソード」を含む双極性障害全般の課題を解決できると認識することはできない。
したがって，本件発明１，４及び５のサポート要件の適合性を否定した本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１－２は理由がない。３取消事由２－１（本件発明２に係る実施可能要件の判断の誤り）（第２事件関係）
⑴被告Ｍｅｉｊｉの主張


ア医薬用途発明の実施可能要件の判断における考慮要素中枢神経系は，多数の酵素や受容体，神経伝達物質等が相互に関連する非常に複雑な制御の下で構築され，中枢神経系疾患であるうつ病の病態生理や発症メカニズム，抗うつ薬が抗うつ作用を奏する作用機序については，十分な理解が得られていないのが実情であり，中枢神経系医薬の場合，薬効発現までの作用機序を完全に理解することは現時点においてもほとんど不可能と考えられている。中枢神経系の医薬分野においては，invitro   試験は，あくまでヒトの中枢神経系における生体反応のごく一部のみを切り出した実験系にすぎず，中枢神経系における細胞相互，各器官相互の機能調節・統合を再現したものではないため，薬効が期待できない化合物を振るい落とすためのスクリーニング試験という位置付けにすぎず，in    vitro試験の結果のみに基づいて候補化合物のヒトに対する抗鬱薬，双極性Ⅰ型障害及び双極性ＩＩ型障害の治療薬としての有用性を判断することはできない。もとより，候補化合物のヒト生体内での薬効予測をするためには，ヒトに対する臨床試験を行うことが最も確実かつ理想的である。しかし，実際上，臨床試験の実施に当たっては諸々のコストがあるため，中枢神経系の医薬品開発に携わる当業者は，invitro   試験によるスクリーニングの結果を踏まえ，臨床試験に進む前の必須の非臨床試験として動物モデルを用いた動物実験（invivo試験）を行って，生体内での薬効予測を行っており（乙Ａ１３の１，甲Ｄ４８ないし５２），抗うつ作用を予測するためには，少なくとも動物実験（invivo   試験）を行うことが必須と考えられている。しかるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，ｈ５－ＨＴ１Ａ受容体という単一の受容体のみを取り出し，ＣＨＯ細胞に発現させたin   vitro試験の結果が開示されているにすぎず，動物実験（invivo試験）の結果の開示はない。
そして，上記invitro   試験の実験系は，５－ＨＴ１Ａ受容体以外の他の受容体との相互作用の点も含めて，中枢神経系における細胞相互，各器官相互の機能調節・統合を再現したものではないから，本件明細書の上記開示をもって本件カルボスチリル化合物のヒト生体内での薬効予測をすることはできない。
したがって，本件明細書に接した当業者において，本件カルボスチリル化合物を抗鬱薬，双極性Ⅰ型障害及び双極性ＩＩ型障害の治療薬として用いることができることを理解することはできないから，本件出願時の技術常識を参酌して，上記in   vitro試験（薬理学的試験）の結果を見れば，本件カルボスチリル化合物を，５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である，請求項１に記載の鬱病に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて当該鬱病を治療できることを，当業者は理解できるとして，本件発明２は実施可能要件に適合するとした本件審決の判断は誤りである。イ本件出願当時の技術常識の判断の誤り（その１）５－ＨＴ１Ａ部分作動薬に関する本件出願時の当業者の認識は，５－ＨＴ１Ａアゴニスト（作動薬）は鬱病に対して治療効果を有する可能性が示唆されるという程度であり，５－ＨＴ１Ａアンタゴニスト(拮抗薬)について抗うつ薬としての可能性を期待するという見解や，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬は抗うつ薬として定着する可能性が低いとする見解も存在した（甲Ａ８，１５，２６の１，４１の１，甲Ｄ１，２，乙Ａ１０４，乙Ｄ７８，７９）。すなわち，広く「５－ＨＴ１Ａ部分作動薬」を鬱病の治療に使用することができることについて，コンセンサスが得られた状況にあったとは到底言い得ず，本件出願時の当業者の認識は，「５－ＨＴ１Ａ作動薬は鬱病に対して効果を有する可能性が示唆される（治療効果を示すかもしれないし，示さないかもしれない）」という程度であった。
そうすると，本件出願時に５－ＨＴ１Ａ部分作動薬がその５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基づいて請求項２記載の鬱病に対して治療効果を奏することが技術常識であったものといえないことは明らかであるから，「５－ＨＴ1A部分作動薬を鬱病の治療に使用することができること」は本件出願時の技術常識であるとした本件審決の判断は誤りである。
したがって，上記技術常識が存在することを前提に，本件発明２は実施可能要件に適合するとした本件審決の判断は誤りである。ウ本件出願当時の技術常識の判断の誤り（その２）本件審決は，本件出願前の刊行物の記載から，(i)５－ＨＴ1A部分作動薬は，うつ状態でセロトニンの量が減少している時に，少なくなったセロトニンの代わりに受容体に結合して細胞内の情報伝達系を活性化させると考えられていること，(ⅱ)５－ＨＴ1A部分作動薬であるタンドスピロン，ゲピロン，ブスピロン及びイプサピロンが抗うつ作用を有することを立証した臨床試験及び非臨床試験の結果が多数報告されていること，(ⅲ)上記(ⅱ)の５－ＨＴ1A部分作動薬以外の５－ＨＴ1A    作動薬が抗うつ作用を有することを立証した臨床試験や非臨床試験の結果が多数報告されていること，(ⅳ)５－ＨＴ1A受容体遮断薬によって５－ＨＴ1A    作動薬が有する抗うつ作用が阻害されたことを示す非臨床試験の結果から，５－ＨＴ1A部分作動薬が，その５－ＨＴ1A部分作動作用に基づいて抗うつ作用を奏することは，技術常識であること，(v)臨床試験の段階で脱落して抗うつ薬として発売されるまでに至らなかった５－ＨＴ1A部分作動薬があり，５－ＨＴ1A部分作動薬が有する抗うつ効果がどれくらい強力であるかについては懐疑的な研究者がいるけれども，５－ＨＴ1A部分作動薬が抗うつ作用を有すること自体は否定されておらず，５－ＨＴ1A部分作動薬の臨床開発は続けられているのであるから，５－ＨＴ1A部分作動薬が鬱病の治療に用いられる薬物であることは，技術常識であることを認定した上で，上記（ⅰ）～（ⅴ）から，「５－ＨＴ1A部分作動薬を鬱病の治療に使用することができること」は本件出願時の技術常識である旨判断したが，以下のとおり誤りである。
(ア)(i)について


本件出願時，セロトニン受容体には少なくとも１４種類のサブタイプが存在することが知られており（乙Ａ１３の１），セロトニンは，これら１４種類の受容体に対して完全な作動作用を示す一方で，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬は，サブタイプの１つである５－ＨＴ１Ａ受容体について，部分的な作動作用を示すにすぎない。そして，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬は，あくまで「部分」作動薬である以上，どの程度セロトニンを代償し得るかについても不明である。
したがって，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬は，セロトニンによる作用効果を直ちに代償するものではないため，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬は「うつ状態でセロトニンの量が減少している時に，少なくなったセロトニンの代わりに受容体に結合して細胞内の情報伝達系を活性化させる」などと単純に整理することはできない。
(イ)   (ⅱ)について
ａ本件出願当時の技術的背景として，①５－ＨＴ１Ａ   受容体への部分作動作用を有するが，抗うつ作用を示さない化合物があること（１－（２－ピリミジル）ピペラジン（１－ＰＰ）（甲Ｄ３，甲Ａ２１，２６の１，７６の１），ｍＣＰＰ（甲Ｄ２４），Ｓ－１５５３５（甲Ｄ２６）），②抗うつ効果の予測可能性は，５－ＨＴ受容体に対する選択又は非選択の違いにより異なること，③５－ＨＴ１Ａ受容体は，シナプス前後に局在し，各受容体の機能・作用機序は異なることが知られていた。①によれば，５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用があれば抗うつ作用があるということはできない。
②については，複数の受容体に作用する非選択的な抗うつ薬の場合，主たるターゲットとする受容体以外への作用を通じて，抗うつ効果が減殺されることがあり，例えば，本件出願当時，ドパミンＤ２受容体拮抗作用は，抗うつ薬の抗うつ効果を減殺し（甲Ｄ１５,１６），５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用は，５－ＨＴ２Ａ受容体（５－ＨＴ２   受容体）作動作用によって減殺されること（甲Ｄ１７,１８）が知られていた。③については，本件出願当時，５－ＨＴ１Ａ受容体の作動作用を有する薬物については，セロトニン作動性神経のシナプス前５－ＨＴ１Ａ自己受容体への作用を通じてセロトニン神経を抑制し（甲Ｄ２０），５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用を有する化合物の中には，シナプス前後で作用特性が異なるものが存在し（甲Ｄ３９），このため，ある化合物に抗うつ作用が期待できるか否かは，シナプス前後のアゴニスト作用の強弱・バランスにも依存するとされていた。
ｂ本件審決が(ⅱ)の根拠として挙げるタンドスピロン，ゲピロン，ブスピロン及びイプサピロンは，いずれも選択的な５－ＨＴ1A作動薬であるのに対し（甲Ａ６，３０の１，乙Ａ２，甲Ｄ６），本件カルボスチリル化合物に相当するアリピプラゾールは，５－ＨＴ１Ａ受容体のみならず，ドパミンＤ2，Ｄ3受容体，５－ＨＴ２Ａ受容体にも結合する非選択的な５－ＨＴ１Ａ部分作動薬であること（甲１００５，１００６），タンドスピロン，ゲピロン，ブスピロン及びイプサピロンは，いずれも「アザピロン系」と総称される化合物であり，アザピロン系化合物と本件カルボスチリル化合物とは，化学構造が全く異なることからすると，タンドスピロン，ゲピロン，ブスピロン及びイプサピロンに関する報告をもって，５－ＨＴ１Ａ受容体に対する非選択的な作動薬であるとともに，完全作動薬ではなく部分作動薬にすぎない本件カルボスチリル化合物が抗うつ作用を示すことを理解する根拠とすることはできない。
この点に関し原告は，本件出願当時，５－ＨＴ1A受容体作動作用を有する化学構造を異にする多数の化合物について，実臨床・臨床・非臨床において，抗うつ作用を有するとの報告が多数されており，これらの化合物は，いずれも化学構造を異にするもので，完全作動薬で統一されているわけでもなく，唯一の共通点が５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用を有することであった。これらの報告に基づき，当業者は，５－ＨＴ１Ａ受容体作動薬が一般的に抗うつ作用を有しており，うつ病の治療に使用できると認識していた旨主張する。
しかしながら，原告が挙げる報告の化合物は「選択的な」５－ＨＴ1A受容体作動作用を有する化合物であって，上記報告から，「非選択的な」５－ＨＴ１Ａ部分作動作用を有するにすぎない本件カルボスチリル化合物をヒトに投与した際に抗うつ作用を示すことを認識することはできないし，また，上記報告の化合物の中には，未だ臨床試験の段階において抗うつ作用を示す可能性が示唆されるにとどまるものがある。したがって，原告の上記主張は失当である。
(ウ)(ⅲ)及び(ⅳ)について
本件出願時に，５－ＨＴ１Ａ作動薬が抗うつ作用を有することを示した臨床試験及び非臨床試験の結果，５－ＨＴ１Ａ受容体遮断薬によって抗うつ作用が阻害されたことを示す報告が存在していたとしても，当該報告に係る５－ＨＴ１Ａ作動薬は，いずれも本件カルボスチリル化合物とは化学構造が全く異なるものである。そして，５－ＨＴ１Ａ受容体に対する選択性，親和性，作動活性の有無及び程度についても，それぞれの化合物ごとに千差万別であるから，５－ＨＴ１Ａ作動薬に関する個別具体の報告が，本件カルボスチリル化合物について直ちに妥当するものでない。また，５－ＨＴ１Ａ受容体遮断薬によって５－ＨＴ１Ａ作動薬が有する抗うつ作用が阻害されたことを示す非臨床試験の結果が報告されたからといって，当該非臨床試験の結果のみをもって，本件カルボスチリル化合物が直ちに医薬として鬱病に治療効果を示すことを理解できることはあり得ない。
(エ)(v)について
本件審決は，本件出願時，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬の臨床開発は続けられており，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬が抗うつ作用を有すること自体は否定されていない旨を述べる。


しかし，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬については，臨床試験の段階で脱落して抗うつ薬として発売されるまでに至らず，５－ＨＴ１Ａ部分作動薬が有する抗うつ効果がどれくらい強力であるかについて懐疑的な研究者もいたというのであるから，前記イで述べたとおり，本件出願時には，５－ＨＴ１Ａ作動薬の鬱病治療に対する有用性について，「５－ＨＴ１Ａ作動薬は鬱病に対して効果を有する可能性が示唆される（治療効果を示すかもしれないし，示さないかもしれない）」という程度の認識があったにすぎず，５－ＨＴ１Ａ作動薬の鬱病治療に対する有用性について，当業者間でもコンセンサスが得られていなかったとみるのが自然である。
(オ)まとめ
以上によれば，本件審決が挙げる（ⅰ）ないし（ⅴ）の事項から，「５－ＨＴ1A部分作動薬を鬱病の治療に使用することができること」が本件出願時の技術常識であるとした本件審決の判断は誤りである。したがって，上記技術常識が存在することを前提に，本件発明２は実施可能要件に適合するとした本件審決の判断は誤りである。
エ小括
以上のとおり，本件発明２の実施可能要件の適合性を認めた本件審決の判断は誤りである。
⑵原告の主張
ア医薬用途発明の実施可能要件の判断における考慮要素の主張に対し本件カルボスチリル化合物は，本件出願前に，動物実験（invivo   試験）だけではなく，ヒトにおいても，経口投与で吸収され血中移行し血液脳関門を通過して脳内移行し，中枢神経系において薬理作用を示すことが実際に確認されていた（乙Ｄ３３の１，３４の１）。かかる状況の下，本件明細書では，本件カルボスチリル化合物が，ブスピロンと比較しても，ヒト型５－ＨＴ１Ａ受容体（ｈ５－ＨＴ１Ａ受容体）に対して強力な部分作動作用を有することが開示されているのであるから，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件カルボスチリル化合物がヒト生体内において５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用を発揮し，抗うつ作用を発揮することを優に理解できたものである。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に動物実験（invivo   試験）の結果の開示がないから，本件発明２は実施可能要件に適合しない旨の被告Ｍｅｉｊｉの主張は理由がない。
イ本件出願当時の技術常識の判断の誤りの主張に対し(ア)本件出願当時，５－ＨＴ1A   受容体作動作用を有する化学構造を異にする多数の化合物について，実臨床・臨床・非臨床において，抗うつ作用を有するとの報告が多数されていた（実臨床・臨床試験に至ったものとして，フレシノキサン，タンドスピロン，ゲピロン，ブスピロン，イプサピロン。非臨床試験において抗うつ作用が実証されていたものとして，８－ＯＨ－ＤＰＲＴ，ＳＲ５７７４６Ａ，ＬＢ５００１６，ＭＭ１９９，(３，４－ジクロロフェニル){４－[(６－オキサゾール－５－イルピリジン－２－イルメチルアミノ)メチル]ピペリジン-1-イル}メタノン（７０），(３．４－ジクロロフェニル){４－[(６－アゼチジノピリジン－２－イルメチルアミノ)メチル]ピペリジン-1-イル}メタノン（３６），Ｕ９３３８５，Ｓ１４５０６，Ｓ１４６７１及びＡＺ１６５９６）。これらの化合物は，いずれも化学構造を異にするもので，完全作動薬で統一されているわけでもなく，唯一の共通点が５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用を有することであった。これらの報告に基づき，当業者は，５－ＨＴ１Ａ受容体作動薬が一般的に抗うつ作用を有しており，うつ病の治療に使用できると認識していた（乙Ａ１０７，１０８）。
加えて，実際，本件出願当時の多数の総説的論文において，個別の化合物を超えて，５－ＨＴ1A受容体作動薬と抗うつ作用との関連性が述べられていた（甲Ａ１７，１９の１，２１，２２，２６の１，５３の１，乙Ａ１３の１）。これらの総説的論文に基づいても，当業者は，５－ＨＴ1A受容体作動薬が一般的に抗うつ作用を有していることを十分に認識することができた。
このような当業者の認識を反映するものとして，本件出願当時，当業者である製薬会社が，５－ＨＴ1A受容体作動薬というカテゴリーに注目して抗うつ薬の開発を進めていたことが挙げられる。薬剤の開発においては，特定の酵素や受容体を標的として選択したうえで開始されるところ，「新しいクラスの抗うつ薬」の1つとして，５－ＨＴ1A   A受容体作動薬が挙げられていた（甲Ａ４０の１，乙Ａ９３，９４）。さらに，当業者は実際に５－ＨＴ1A受容体作動薬の抗うつ作用に着目した開発を行い，特許出願も行っていた（甲Ａ５６ないし６２）。このような多面的検討の結果として，本件審決は，（ⅰ）ないし（ⅴ）の事項を認定したものであり，その認定に誤りはない。(イ)被告Ｍｅｉｊｉは，抗うつ効果の予測可能性は，５－ＨＴ受容体に対する選択又は非選択の違いによって異なるとして，特に，本件カルボスチリル化合物の単剤投与による抗うつ作用が確認されていない点を指摘する。


確かに，受容体に対する薬物の親和性や固有活性等は，化合物の化学構造により影響を受けるが，前記(ア)に挙げた５－ＨＴ１Ａ受容体に対して作動作用を有する化合物は，化学構造が顕著に異なるものであって，各化合物が有する，５－ＨＴ１Ａ受容体に対する作動作用の程度（①完全又は部分作動（Ｅｍａｘ（固有活性）），②親和性に関するＫｉ値，③固有活性の半分の作動作用を発現するために必要な薬物濃度ＥＣ５０）や，５－ＨＴ１Ａ受容体以外の受容体に対する作用やその程度も異なる一方，５－ＨＴ１Ａ受容体に対する作動作用という点でのみ共通する。このような多数の化合物が，臨床試験又は動物試験において抗うつ効果を示し，５－ＨＴ１Ａ受容体以外の受容体作用も有する化合物であっても，５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用による抗うつ効果が示唆されるものが複数存在すること，他の受容体への作用によって，５－ＨＴ１Ａ受容体作動作用による抗うつ効果が否定されたといった事情も見当たらないことからすると，５－ＨＴ１Ａ受容体に対する作動作用を介して奏する抗うつ効果が，①当該作動作用が，受容体に対して選択的に作用しているか，非選択的に作用しているか，②当該作動作用が，部分作動作用であるか，完全作動作用であるかにより左右されるとはいえない。
また，ヒト生体内において，本件カルボスチリル化合物が単剤投与により抗うつ作用を発揮することは，本件出願後においても多数の文献で報告されていたところであるから，「本件カルボスチリル化合物は，単剤投与で抗うつ作用を発揮することがヒト生体内で確認されていない」旨の原告主張は明らかに事実に反する。そもそも，原告が提出する甲Ｄ１３の試験を見ても，エンドポイントと設定された時点（第８週）ではプラセボとの有意差は認められなかったものの，試験期間の大半（第１週から第６週）において有意差をもって有効性が認められ，当該試験期間大半において，本件カルボスチリル化合物がプラセボより有効である結果となっており，甲Ｄ１３の考察においても，本件カルボスチリル化合物の抗うつ効果は臨床的に意味があるものと評価されている。したがって，「５－ＨＴ1A部分作動薬を鬱病の治療に使用することができること」は本件出願時の技術常識であるとした本件審決の判断の誤りをいう被告Ｍｅｉｊｉの主張は理由がない。
４取消事由２－２（本件発明２に係るサポート要件の判断の誤り）（第２事件関係）
⑴被告Ｍｅｉｊｉの主張
本件審決は，「鬱病の治療に５－ＨＴ１Ａ部分作動薬を使用することができること」は本件出願時の技術常識であるといえるので，当該技術常識に照らして，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている薬理学的試験（invitro試験）の結果を見れば，本件カルボスチリル化合物を，請求項２に記載の「５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害である鬱病」に罹患した患者に投与して，本件カルボスチリル化合物が有する５－ＨＴ１Ａ部分作動作用に基いて当該鬱病を治療できることを，当業者は認識できるといえるから，本件発明２は本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものである旨判断した。
しかしながら，前記３(1)で述べたとおり，本件審決における技術常識の認定判断に誤りがあり，また，本件明細書には，invitro試験の結果を超えて，動物実験（invivo試験）の結果は開示されておらず，in   vitro試験の結果のみに基づいて，当業者は，本件カルボスチリル化合物をヒトに投与した場合の治療効果を認識することはできないから，本件審決の上記判断は誤りである。
⑵原告の主張
前記３⑵で述べたとおり，本件審決における技術常識の判断に誤りはないから，被告Ｍｅｉｊｉの主張は，その前提を欠くものであって，失当である。
第４当裁判所の判断
１被告Ｍｅｉｊｉの本案前の主張について
被告Ｍｅｉｊｉは，原告は，令和２年８月１７日付けの訴状訂正申立書（以下「本件訴状訂正申立書」という。）を提出して，第１事件訴訟に係る訴えにおいて被告Ｍｅｉｊｉのみを当事者とし，被告大原薬品工業を当事者から削除する旨の訂正をし，被告大原薬品工業に対する訴えの取下げをした，これにより本件発明１，４及び５に係る本件特許を無効とする本件審決は，被告大原薬品工業との関係においては，出訴期間の経過により確定しているから，被告Ｍｅｉｊｉに対する第１事件訴訟に係る訴えは，訴えの利益を欠く不適法なものとして却下されるべきである旨主張する。
そこで検討するに，本件記録によれば，①原告は，令和２年６月２４日，被告両名を相手方として第１事件訴訟を提起した後，同年８月１７日付けの本件訴状訂正申立書を当裁判所に提出したこと，②本件訴状訂正申立書には，「御庁」の同月７日付け連絡文書の指示により，「被告大原薬品工業株式会社」に関する記載を当事者目録から削除する，請求の原因記載の「被告大原薬品工業株式会社」を「訴外大原薬品工業株式会社」に訂正する旨の記載があったこと，③その後，原告が当裁判所に提出した同年１０月６日付け上申書には，「御庁」に対し，本件訴状訂正申立書の撤回を予定している旨の連絡をしたが，「御庁」から，本件訴状訂正申立書は，適式な訴えの取下書と評価できないため撤回書の提出は不要であるとの連絡を受けたことに鑑み，撤回書の提出を差し控えることにした旨の記載があったこと，④本件訴訟は，書面による準備手続及び第１回弁論準備手続を経た後，令和３年１０月６日の第１回口頭弁論期日において口頭弁論が終結されたところ，原告が口頭弁論終結時までに本件訴状訂正申立書を陳述しなかったため，本件訴状訂正申立書は不陳述扱いとされたことが認められる。


ところで，訴えの取下げは，原告が裁判所に対する請求の当否についての審判の申立ての全部又は一部を撤回する意思表示をいい，この意思表示によって，訴訟係属の効果が遡及的に消滅し，手続が終了すること（民訴法２６２条１項）から，原則として書面でしなければならないとされていること（同法２６１条３項）に鑑みると，書面による訴えの取下げは，「取下書」，「訴えの取下書」などの題名を記載した書面により，当該訴えを取り下げる旨が明確に記載されていることを要するものと解される。
しかるところ，本件訴状訂正申立書の題名及び記載内容（上記②）からは，原告が被告大原薬品工業に対する訴えを取り下げる旨が明確に記載されているものとは認められない。
また，本件訴訟の経過（上記③及び④）に照らすと，本件訴状訂正申立書による第１事件訴状の訂正は，撤回されたものと認めるのが相当である。したがって，被告Ｍｅｉｊｉの上記主張は理由がない。
２本件明細書の記載事項について
(1)本件明細書（乙Ｄ３５）の発明の詳細な説明には，次のような記載がある（下記記載中に引用する表１及び表２については別紙２を参照）。
ア【０００１】
（技術分野）
本発明は，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害に罹患した患者を治療するための医薬組成物に関する。有効成分は，カルボスチリル誘導体又はその塩を含む。
【０００２】
（関連技術）
米国特許第５，００６，５２８号，欧州特許第３６７，１４１号及び特開平７－３０４７４０（１９９５）は，本発明におけるカルボスチリル誘導体として同じ化学構造式を包含しており，それらの薬理学的性質は，精神分裂病に対する治療に有益な薬物である。
【０００３】
特開平９－３０１８６７（１９９７）に開示されたカルボスチリル化合物は，不安の治療に有用である。
【０００４】
欧州特許第２２６，４４１号に開示されたカルボスチリル誘導体は，本発明におけるカルボスチリル誘導体の同類体を有しており，低酸素症の治療に有用である。
【０００５】
上記に加えて，米国特許第４，７３４，４１６号，カナダ特許第１，１１７，１１０号，英国特許第２，０１７，７０１号，ドイツ特許第２，９１２，１０５号及び同第２，９５３，７２３号，特開昭５４－１３０５８７（１９７９），同５５－１２７３７１（１９８０）及び同６２－１４９６６４（１９８７）に開示されたカルボスチリル誘導体は，本発明におけるカルボスチリル誘導体の同類体を有しており，抗ヒスタミン活性及び中枢神経制御作用を有している。
【０００６】
アリピプラゾール（７－｛４－［４－（２，３－ジクロロフェニル）－１－ピペラジニル］ブトキシ｝－３，４－ジヒドロカルボスチリル，又は，ＯＰＣ－１４５９７，ＢＭＳ－３３７，０３９及びＯＰＳ－３１としても知られている）は，ドーパミンＤ２   受容体に強い親和性で結合し，ドーパミンＤ3受容体及び５－ＨＴ7   受容体に中等度の親和性で結合することが報告されている（ＭａｓａｓｈｉＳａｓａら，ＣＮＳ    ＤｒｕｇＲｅｖｉｅｗｓ，Ｖｏｌ．３，Ｎｏ．１，ｐｐ．２４－３３）。
【０００７】
更に，アリピプラゾールは，シナプス前ドーパミン自己受容体作動活性，シナプス後Ｄ２受容体拮抗活性，及びＤ２    受容体部分作動活性を有すると報告されている［Ｔ．Ｋｉｋｕｃｈｉ，Ｋ．Ｔｏｔｔｏｒｉ，Ｙ．Ｕｗａｈｏｄｏ，Ｔ．Ｈｉｒｏｓｅ，Ｔ．Ｍｉｗａ，Ｙ．Ｏｓｈｉｒｏａｎｄ    Ｓ．Ｍｏｒｉｔａ：Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｅｘｐ．Ｔｈｅｒ．，Ｖｏｌ．２７４，ｐｐ．３２９，（１９９５）；Ｔ．Ｉｎｏｕｅ，Ｍ．Ｄｏｍａｅ，   Ｋ．Ｙａｍａｄａａｎｄ    Ｔ．Ｆｕｒｕｋａｗａ：Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｅｘｐ．Ｔｈｅｒ．，Ｖｏｌ．２７７，ｐｐ．１３７，（１９９６）］。
イ【０００８】
しかしながら，本発明の化合物が，５－ＨＴ1A受容体サブタイプにおける作動活性を有することは報告されていない。
【０００９】
５－ＨＴ1A受容体リガンドを用いた治療介入は，アルコール中毒に対する薬物治療に有用であることが報告されている（ＭａｒｋＫｌｅｖｅｎら，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍｃｏｌ．，Ｖｏｌ．２８１，（１９９５）ｐｐ．２１９－２２８）。
【００１０】
また，５－ＨＴ1A作動薬は，哺乳類における虚血の発生による神経細胞変性に関連した障害の治療及び／又は予防に有用であることが報告されている（米国特許第５，１６２，３７５号）。
【００１１】


５－ＨＴ1A受容体過敏性は，ストレスの多い及び不安状態における片頭痛発作の頻度を増加させる生物学的基礎になり得ることが報告されている［ＭａｓｓｉｍｏＬｅｏｎｅら，Ｎｅｕｒｏ    Ｒｅｐｏｒｔ，Ｖｏｌ．９，ｐｐ．２６０５－２６０８（１９９８）］。
【００１２】
５－ＨＴ1A受容体作動薬，（－）－（Ｒ）－２－［４－［［（３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１－ベンゾピラン－２－イル）メチル］アミノ］ブチル］－１，２－ベンズイソチアゾール－３（２Ｈ）－オン   １，１－ジオキシド一塩酸塩（ＢＡＹ－３７０２）は，動物モデルにおいてニューロン保護，不安緩解及び抗欝様効果を有することが最近報告された（ＪｅａｎＤｅ    Ｖｒｙら，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，Ｖｏｌ．３５７，（１９９８），ｐｐ．１－８）。
【００１３】
５－ＨＴ1A受容体作動薬は，広範囲抗嘔吐剤であると思われることが報告された（ＭａｒｙＣ．Ｗｏｌｆｆら，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，Ｖｏｌ．３４０，（１９９７），ｐｐ．２１７－２２０；ＡＢＡｌｆｉｅｒｉら，Ｂｒｉｔ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ，（１９９５），Ｖｏｌ．７２，ｐｐ．１０１３－１０１５；ＭａｒｙＣ．Ｗｏｌｆｆら，ＰｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙＢｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ    ａｎｄＢｅｈａｖｉｏｒ，１９９５，Ｖｏｌ．５２，Ｎｏ．３，ｐｐ．５７１－５７５；ＪａｍｅｓＢ．Ｌｕｃｏｔ，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，１９９７，Ｖｏｌ．２５３，ｐｐ．５３－６０）。
【００１４】
セロトニンは，アルツハイマー病，鬱病，悪心及び嘔吐，摂食障害，及び片頭痛を含むいくつかの神経及び精神障害において役割を演じている（Ｒａｓｍｕｓｓｅｎら，ＡｎｎｕａｌＲｅｐｏｒｔｓ    ｉｎＭｅｄｉｃｉｎａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．３０，Ｓｅｃｔｉｏｎ    Ｉ，ｐｐ．１－９，１９９５，「第１章，セロトニン５－ＨＴ1A受容体活性調節因子（ＲｅｃｅｎｔＰｒｏｇｒｅｓｓ    ｉｎＳｅｒｏｔｏｎｉｎ    ５－ＨＴ1AＲｅｃｅｐｔｏｒＭｏｄｕｌａｔｏｒｓ）」，Ａｃａｄｅｍｉｃ    Ｐｒｅｓｓ）。ＷＯ００／１６７７７号は，５－ＨＴ1A    受容体作動薬，ブスピロンが，ＡＤＨＤに関連した種々の症状の治療において効能があり，そして，Ｄ２受容体作動薬と５－ＨＴ1A作動薬の併用が，ＡＤＨＤ及びパーキンソン病の治療に効果的であることを開示している。
【００１５】
５－ＨＴ1A作動薬は，アルツハイマー病，パーキンソン病又は老人性痴呆における認知障害の治療に効果的である。米国特許第５，８２４，６８０号は，５－ＨＴ1A作動薬，イプサピロンが，記憶を改善することによるアルツハイマー病の治療に効果的であることを開示している。米国特許第４，６８７，７７２号は，５－ＨＴ1A部分作動薬，ブスピロンが，治療を必要とする患者において短期記憶を改善するのに有用であることを記載している。ＷＯ９３／０４６８１号は，５－ＨＴ1A    部分作動薬の使用が，アルツハイマー病，パーキンソン病又は老人性痴呆に関連した認知障害の治療又は予防に利用されてきたことを開示している。
【００１６】
５－ＨＴ1A作動薬はまた，鬱病の治療に有効である。米国特許第４，７７１，０５３号は，５－ＨＴ1A部分作動薬，ゲピロンが重症鬱病，内因性鬱病，メランコリーを伴う大鬱病，及び非定型鬱病のような，ある種の一次抑鬱性障害の緩和に有用であることを記載している。ＷＯ０１／５２８５５号は，５－ＨＴ1A部分作動薬ゲピロンと抗欝薬の併用により，鬱病を効果的に治療することができることを記載している。
【００１７】


５－ＨＴ1A受容体は，治療抵抗性精神分裂病及び認知障害に対するクロザピンの治療効力における役割を演じていることが報告されている
この関係は，ヒト５－ＨＴ1A受容体を用いた結合実験によって明らかにされた［Ｓ．Ｌ．Ｍａｓｏｎａｎｄ    Ｇ．Ｐ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ：Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，Ｖｏｌ．２２１，ｐｐ．３９７，（１９９２）］
更に，分子薬理学の進歩により，５－ＨＴ1A受容体作動作用或いは５－ＨＴ1A    受容体部分作動作用は，治療抵抗性精神分裂病及び認知障害において重要な役割を演じていることが明らかにされている［Ａ．Ｎｅｗｍａｎ－Ｔａｎｃｒｅｄｉ，Ｃ．Ｃｈａｐｕｔ，Ｌ．Ｖｅｒｒｉｅｌｅａｎｄ    Ｍ．Ｊ．Ｍｉｌｌａｎ：Ｎｅｕｒｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．３５，ｐｐ．１１９，（１９９６）］
更に加えて，５－ＨＴ1A受容体の数が，治療抵抗性と分類された慢性精神病患者の前頭葉前部皮質で増加していることが報告されている
この観察は，慢性精神病の重症症状の発現が，機能低下した５－ＨＴ1A受容体を介する，神経細胞機能の低下の結果による代償過程によって説明された［Ｔ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｎ．Ｋｉｔａｍｕｒａ，Ｙ．Ｋａｊｉｍｏｔｏ，Ｙ．Ｓｈｉｒａｉ，Ｏ．Ｓｈｉｒａｋａｗａ，Ｔ．Ｍｉｔａ，Ｎ．Ｎｉｓｈｉｎｏａｎｄ    Ｃ．Ｔａｎａｋａ：Ｐｈｙｃｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１１２，ｐｐ．Ｓ３５，（１９９３）］
それ故，５－ＨＴ1A受容体を通して仲介される神経細胞伝達の低下が，治療抵抗性精神分裂病患者において予測される
このように，クロザピンの臨床効力は，５－ＨＴ1A受容体におけるその部分作動性効力に関係していると思われる［Ａ．Ｎｅｗｍａｎ－Ｔａｎｃｒｅｄｉ，Ｃ．Ｃｈａｐｕｔ，Ｌ．Ｖｅｒｒｉｅｌｅａｎｄ    Ｍ．Ｊ．Ｍｉｌｌａｎ：Ｎｅｕｒｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．３５，ｐｐ．１１９，（１９９６）］
５－ＨＴ1A受容体作動作用は，クロザピンの臨床効果に関係していると思われ，この仮説は，クロザピンが治療有効量で脳５－ＨＴ1A受容体と相互作用することを示した，霊長類における陽電子放射断層撮影法（ＰＥＴ）での研究によって支持されている［Ｙ．Ｈ．Ｃｈｏｕ，Ｃ．ＨａｌｌｄｉｎａｎｄＬ．Ｆａｒｄｅ：Ｉｎｔ．Ｊ．Ｎｅｕｒｏｐｓｙｃｈｏｐｈａｒｍａｃｏｌ．，Ｖｏｌ．４（Ｓｕｐｐｌ．３），ｐｐ．Ｓ１３０，（２０００）］
更に，選択的５－ＨＴ1A受容体作動薬として知られているタンドスピロンは，慢性精神分裂病患者において認知障害を改善した［Ｔ．Ｓｕｍｉｙｏｓｈｉ，Ｍ．Ｍａｔｓｕｉ，Ｉ．Ｙａｍａｓｈｉｔａ，Ｓ．Ｎｏｈａｒａ，Ｔ．Ｕｅｈａｒａ，Ｍ．Ｋｕｒａｃｈｉａｎｄ    Ｈ．Ｙ．Ｍｅｌｔｚｅｒ：Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，Ｖｏｌ．２０，ｐｐ．３８６，（２０００）］
もっとも，動物実験において，すべての報告が５－ＨＴ1A受容体作動作用が認知障害に関連しているらしいことを必ずしも示唆してはいない


５－ＨＴ1A受容体部分作動薬ブスピロンは，神経遮断薬誘発パーキンソン症候群及び錐体外路症状のような運動不全を緩和する。これらの観察は，米国特許第４，４３８，１１９号に開示されている。更に，５－ＨＴ1A作動薬は，パーキンソン病においてみられる運動障害によく似た，げっ歯類での神経遮断薬誘発カタレプシーを逆転させる（ＭａｒｋＪ．Ｍｉｌｌａｎ，Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｅｘｐ．Ｔｈｅｒ．，２０００，Ｖｏｌ．２９５，ｐ．８５３－８６１）。それ故，アリピプラゾールは，Ｄ2及び５－ＨＴ1A受容体における強力な部分作動活性を有しているので，老人患者における精神病，アルツハイマー病，パーキンソン病又は老人性痴呆に治療を施すのに使用することができる。更に，これらの患者は，アリピプラゾールのこの性質の故に，錐体外路症状を経験することはないであろうと思われる。
ウ【００２２】
現在，クロザピンが，治療抵抗性精神分裂病に対して有効な抗精神病薬である。クロザピン（クロザリルの名称で市販されている）は，標準的な抗精神病療法に適切に応答しない重症精神分裂病患者の治療及び管理用として，ＦＤＡによって１９９０年に許可された［Ｍ．Ｗ．Ｊａｎｎ：Ｐｈａｒｍａｃｏｔｈｅｒａｐｙ，Ｖｏｌ．１１，ｐｐ．１７９，（１９９１）］。クロザピンは，治療抵抗性精神分裂病患者における認知障害に対して有効であることが報告された［Ｃ．Ｈａｇｇｅｒ，Ｐ．Ｂｕｃｋｌｅｙ，Ｊ．Ｔ．Ｋｅｎｎｙ，Ｌ．Ｆｒｉｅｄｍａｎ，Ｄ．Ｕｂｏｇｙａｎｄ    Ｈ．Ｙ．Ｍｅｌｔｚｅｒ：Ｂｉｏｌ．Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ，Ｖｏｌ．３４，ｐｐ．７０２，（１９９３）；Ｍ．Ａ．Ｌｅｅ，Ｐ．Ａ．ＴｈｏｍｐｓｏｎａｎｄＨ．Ｙ．Ｍｅｌｔｚｅｒ：Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ，Ｖｏｌ．５５（Ｓｕｐｐｌ．Ｂ），ｐｐ．８２，（１９９４）；Ｄ．Ｅ．Ｍ．Ｆｕｊｉｉ，Ｉ．Ａｈｍｅｄ，Ｍ．Ｊｏｋｕｍｓｅｎａｎｄ    Ｊ．Ｍ．Ｃｏｍｐｔｏｎ：Ｊ．ＮｅｕｒｏｐｓｙｃｈｉａｔｒｙＣｌｉｎ．    Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．，Ｖｏｌ．９，ｐｐ．２４０，（１９９７）］。例えば，クロザピンは，治療抵抗性精神分裂病患者における，注意力，応答時間，流暢な会話等の認知障害を改善することが報告されている［Ｍ．Ａ．Ｌｅｅ，Ｐ．Ａ．Ｔｈｏｍｐｓｏｎ   ａｎｄ   Ｈ．Ｙ．Ｍｅｌｔｚｅｒ：Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ，Ｖｏｌ．５５（Ｓｕｐｐｌ．Ｂ），ｐｐ．８２，（１９９４）］。又，クロザピンは，ウェクスラー成人知能検査－改定フルスケールの客観的評価尺度において，認知障害の効果的な改善をもたらすことが報告されている［Ｄ．Ｅ．Ｍ．Ｆｕｊｉｉ，Ｉ．Ａｈｍｅｄ，Ｍ．Ｊｏｋｕｍｓｅｎａｎｄ    Ｊ．Ｍ．Ｃｏｍｐｔｏｎ：Ｊ．ＮｅｕｒｏｐｓｙｃｈｉａｔｒｙＣｌｉｎ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．，Ｖｏｌ．９，ｐｐ．２４０，（１９９７）］。
【００２３】
【００２７】
上記で説明したように，５－ＨＴ1A受容体作動作用は，治療抵抗性精神分裂病又は治療抵抗性精神分裂病に起因する認知障害を改善するのに重要である。クロザピンは，治療抵抗性精神分裂病に対して効果的であるが，しかしながら，その使用は，患者に定期的な血液検査を実施する必要がある顆粒球減少症を生じさせるという，重篤な副作用の故に限定される。このような状況下において，強力で，５－ＨＴ1A受容体に完全に又は部分的に作動作用を有する安全な抗精神分裂病薬の開発が，真剣に望まれている。
【００２８】


本発明のカルボスチリル化合物は，５－ＨＴ1A受容体と高い親和性で結合し，強力な部分作動作用を表し，クロザピンと比較して高い固有の活性（約６８％）を有している。それ故，本発明の化合物は，クロザピンの作動作用よりも強力な５－ＨＴ1A受容体作動作用を有している。このように，本発明のカルボスチリル化合物は，その他の一般に入手できる薬物療法治療薬と比較して，治療抵抗性精神分裂病，治療抵抗性精神分裂病に起因する認知障害，難治性精神分裂病，難治性精神分裂病に起因する認知障害，慢性精神分裂病，慢性精神分裂病に起因する認知障害，その他を治癒するための，より強力で高い安全性を有する薬物となるものである。即ち，本発明の化合物は，クロルプロマジン，ハロペリドール，スルピリド，フルフェナジン，ペルフェナジン，チオリダジン，ピモジド，ゾテピン，リスペリドン，オランザピン，ケチアピン，アミスルプリド等のような，一般に入手し得る抗精神病薬に適切に反応しない，治療抵抗性精神分裂病，治療抵抗性精神分裂病に起因する認知障害，難治性精神分裂病，難治性精神分裂病に起因する認知障害，慢性精神分裂病，慢性精神分裂病に起因する認知障害等に対する，強力でより安全な薬物療法に用いられることを立証するものである。
エ【００３３】
（発明の概要）
本発明の目的は，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害に罹患した患者を治療する方法を提供することである。
【００３４】
（発明の詳細な説明）
本発明に従って使用される５－ＨＴ1A受容体サブタイプ作動薬化合物と
しては，以下の式（１）：
（カルボスチリル骨格の３位及び４位の間の炭素－炭素結合は，単結合又は二重結合である）；
で示されるカルボスチリル誘導体が使用される。
【００３５】
上記の一般式（１）の化合物は公知化合物であり，米国特許第５，００６，５２８号のような刊行物に開示されており，上記刊行物に記載されたプロセスによって容易に調製することができる。
【００３６】
本発明の式（１）によって表されるカルボスチリル誘導体は，それと医薬として許容される酸を反応することによって，その酸付加塩に容易に変換することができる。そのような酸の例としては，例えば塩酸，硫酸，リン酸，臭化水素酸，その他，のような無機酸，例えばシュウ酸，マレイン酸，フマル酸，リンゴ酸，酒石酸，クエン酸，安息香酸，その他，のような有機酸を包含する。
【００３７】
溶媒和物の溶媒は，再結晶に通常使用される溶媒である。溶媒和物の例としては，半水和物，水和物，及びアルコラート，例えばエタノラート，メタノラート，イソプロパノラート，その他を包含する。
【００３８】
上に挙げた反応によって調製される所望の化合物は，溶媒抽出，希釈，再結晶，カラムクロマトグラフィ，分取薄層クロマトグラフィ，その他のような通常の分離手段によって容易に単離精製することができる。
【００３９】
本発明の強力な部分５－ＨＴ1A受容体作動薬は，双極性障害，例えば最近のエピソードが軽い躁，躁，混合状態，鬱，或いは特定できない症状の発現を有する双極性Ｉ型障害；エピソードが軽い躁症状の発現を伴った再発大鬱症状の発現及び循環型を有する双極性ＩＩ型障害；鬱病，例えば内因性鬱病，大鬱病，メランコリー，及び治療抵抗性鬱病；パニック障害；強迫性障害（ＯＣＤ）；睡眠障害；性的機能不全；アルコール乱用及び薬物耽溺；認知障害；アルツハイマー病，パーキンソン病，その他のような神経変性疾患，アルツハイマー病，パーキンソン病及び関連障害のような神経変性疾患に起因した認知障害；嘔吐；乗物酔い；肥満；片頭痛；自閉症；ダウン症候群；注意欠陥多動障害（ＡＤＨＤ）；治療抵抗性，難治性又は慢性精神分裂病（一般に入手し得る抗精神病薬に適切に反応しない）；治療抵抗性精神分裂病，難治性精神分裂病又は慢性精神分裂病その他に起因する認知障害，を誘発する，５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の種々の障害に有効である。
【００４０】
本発明の化合物は，医薬として許容される処方に好適に調製され得る［米国特許第５，００６，５２８号，欧州特許第３６７，１４１号及び特開平７－３０４７４０（１９９５）及び特願２０００－１９４９７６を参照。これらは参照することによって本明細書の一部に組み込まれる］。
【００４１】
本発明のこれら医薬品製剤の投与量は，投与方法，患者の年齢，性別及びその他の因子，疾病の重症度及びその他の因子によって適切に選択される。しかしながら，一般的には，有効成分の化合物の一日当りの投与量は，好ましくは，体重１ｋｇ当り約０．０００１乃至約５０ｍｇの範囲内である。有効成分の化合物は，約０．００１から約１０００ｍｇ，特に０．０１から１００ｍｇ，更に詳しくは０．１から５０ｍｇ，より更に詳しくは１ｍｇから２０ｍｇの量で各単位投与形態の中に含有されることが望ましい。
オ【００４２】
薬理学的試験
１．材料と方法
１．１．試験化合物
７－｛４－［４－（２，３－ジクロロフェニル）－１－ピペラジニル］ブトキシ｝－３，４－ジヒドロカルボスチリル（アリピプラゾール）が，試験化合物として使用された。
【００４３】
１．２．参照化合物
セロトニン（５－ＨＴ）及びＷＡＹ－１００６３５（Ｎ－［２－［４－（２－メトキシフェニル）－１－ピペラジニル］エチル］－Ｎ－（２－ピリジニル）－シクロヘキサンカルボキサミド，５－ＨＴ1A受容体拮抗薬，ＲＢＩ（Ｎａｔｉｃｋ，ＭＡ）製）が，参照化合物として使用された。
【００４４】
１．３．溶剤
ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）（ＳｉｇｍａＣｈｅｍｉｃａｌｓ    Ｃｏ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）製）を溶剤として使用した。
【００４５】
１．４．試験化合物及び参照化合物の調製


試験化合物を，１００％ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）に溶解し，１００μＭの貯蔵溶液を得た（試験化合物を含有するすべての試験管中のＤＭＳＯの最終濃度は，１％，ｖ／ｖであった）。すべてのその他の参照化合物は，ＤＭＳＯでなく二回蒸留した水を用いて，同じ方法で調製された。
【００４６】
１．５．［35Ｓ］ＧＴＰγＳ結合アッセイの試験手順試験化合物及び参照化合物を，１０種類の異なった濃度（０．０１，０．１，１，５，１０，５０，１００，１０００，１００００，及び５００００ｎＭ）で，３回，ｈ５－ＨＴ1AＣＨＯ細胞膜に対する基礎的［35Ｓ］ＧＴＰγＳの結合への効果を試験した。反応は，ＧＤＰ（１μＭ），［35Ｓ］ＧＴＰγＳ（０．１ｎＭ）及びｈ５－ＨＴ1AＣＨＯ細胞膜（１０μｇタンパク質／反応；ＮＥＮＬｉｆｅ    ＳｃｉｅｎｃｅＰｒｏｄｕｃｔｓ，Ｂｏｓｔｏｎ，ＭＡ；カタログ番号ＣＲＭ０３５，ロット番号５０１－６００２４，ＧｅｎＢａｎｋＮｏ．Ｘ１３５５６）を含有するバッファ（２５ｍＭ    ＴｒｉｓＨＣｌ，５０ｍＭＮａＣｌ，５ｍＭ    ＭｇＣｌ2，０．１ｍＭＥＧＴＡ，ｐＨ＝７．４）７９２μｌと混合した試験薬物／参照薬物，８μｌを含有する５ｍｌガラス試験管で行った。反応は，６０分間，室温で進行させ，Ｂｒａｎｄｅｌハーベスター及び４×３ｍｌ氷冷バッファ洗浄を使用して，ＷｈａｔｍａｎＧＦ／Ｂ濾紙を通す急速濾過によって終了させた。濾紙に結合した35Ｓ放射能を，液体シンチレーション計測（１２７２Ｃｌｉｎｉｇａｍｍａ，ＬＫＢ／Ｗａｌｌａｃｈ）を使用して測定した。
【００４７】
１．６．ｈ５－ＨＴ1A受容体における試験化合物（アリピプラゾール）の
結合親和性を求めるための実験的手順
試験化合物を，１０種類の異なった濃度（０．０１，０．１，１，１０，５０，１００，５００，１０００，５０００及び１００００ｎＭ）で３回，ＣＨＯ細胞膜のｈ５－ＨＴ1A受容体（１５～２０μｇタンパク質；ＮＥＮＬｉｆｅＳｃｉｅｎｃｅ    Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，カタログ番号ＣＲＭ０３５，ロット番号５０１－６００２４）に結合する［3Ｈ］８－ＯＨ－ＤＰＡＴ（１ｎＭ；ＮＥＮＬｉｆｅ    Ｓｃｉｅｎｃｅｓ；カタログ番号ＮＥＴ９２９，ロット番号３４０６０３５，比活性＝１２４．９Ｃｉ／ミリモル）の置換を定量した。膜（３９６μｌ）を，［3Ｈ］８－ＯＨ－ＤＰＡＴ（３９６μｌ），試験化合物又は溶剤（８μｌ）及びバッファＡ（５０ｍＭＴｒｉｓ．ＨＣｌ，１０ｍＭＭｇＳＯ4，０．５ｍＭ    ＥＤＴＡ，０．１％（ｗ／ｖ）アスコルビン酸，ｐＨ＝７．４）を含有する５ｍｌガラス試験管中でインキュベートした。全てのアッセイは，６０分間，室温で行われ，Ｂｒａｎｄｅｌハーベスター及び４×１ｍｌバッファＢで氷冷洗浄を使用して，ＷｈａｔｍａｎＧＦ／Ｂ濾紙（バッファＢで前もって浸漬；５０ｍＭＴｒｉｓ．ＨＣｌ）を通す急速濾過によって終了させた。非特異的結合は，１０μＭ（＋）８－ＯＨ－ＤＰＡＴの存在下で求めた。
【００４８】
１．７．定量されたパラメーター


セロトニン（５－ＨＴ）は，組換えＣＨＯ細胞膜で，ｈ５－ＨＴ1A受容体に結合する基礎的［35Ｓ］ＧＴＰγＳの増加を促進する，完全５－ＨＴ1A受容体作動体である。試験化合物を１０種類の濃度で試験して，それらの基礎的［35Ｓ］ＧＴＰγＳの結合への効果を１０μＭ５－ＨＴによって得られた効果と比較して定量した。相対活性（ＥＣ50，９５％信頼区間）及び固有作動作用（１０μＭ５－ＨＴに対するＥmaxの％）を，完全濃度－効果データのコンピュータ化した非線形回帰分析によって，各化合物につき計算した。ｈ５－ＨＴ1A受容体における試験化合物の結合親和性は，この受容体を発現するＣＨＯ細胞膜に結合する［3Ｈ］８－ＯＨ－ＤＰＡＴを妨げる能力によって定量した。競合結合データの非線形回帰分析を使用して，［3Ｈ］８－ＯＨ－ＤＰＡＴによって特異的に結合されたｈ５－ＨＴ1A部位の半分を占拠する試験化合物の濃度である，阻害定数（ＩＣ50，９５％信頼区間）を計算した。試験化合物に対するｈ５－ＨＴ1A受容体の親和性（Ｋｉ，９５％信頼区間）は，式，Ｋｉ＝（ＩＣ50）／（１＋（［［3Ｈ］８－ＯＨ－ＤＰＡＴ］／Ｋｄ），ここでｈ５－ＨＴ1Aにおける［3Ｈ］８－ＯＨ－ＤＰＡＴのＫｄ＝０．６９ｎＭ（ＮＥＮＬｉｆｅ    Ｓｃｉｅｎｃｅｓ），によって計算した。ｈ５－ＨＴ1A受容体における薬物結合親和性，力価及び固有の効果の全ての推定値は，Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）用のＧｒａｐｈＰａｄＰｒｉｓｍ    ｖｅｒ．３．００（ＧｒａｐＰａｄＳｏｆｔｗａｒｅ，ＳａｎＤｉｅｇｏ，ＣＡ）を使用して計算した。
【００４９】
２．結果
試験化合物及び５－ＨＴは，基礎的［35Ｓ］ＧＴＰγＳ結合以上に濃度依存的に増加をもたらした。１％ＤＭＳＯのみでの試験では，基礎的又は薬物誘発［35Ｓ］ＧＴＰγＳ結合には効果がなかった。
【００５０】
試験化合物（ＥＣ50＝２．１２ｎＭ）及び５－ＨＴ（ＥＣ50＝３．６７ｎＭ）は，基礎的［35Ｓ］ＧＴＰγＳ結合を強く促進した。推定された力価及び固有の作動薬効能は，各例において，相関係数（ｒ2）＞０．９８を有する非線形回帰分析によって導かれた（表１）。試験化合物は，６５～７０％の範囲で部分作動薬効能を発揮した。ＷＡＹ－１００６３５は，試験した全ての濃度で，基礎的［35Ｓ］ＧＴＰγＳ結合における有意な変化を生じなかった（非対スチューデントｔ－検定）（表１）。しかし，ＷＡＹ－１００６３５は，ＣＨＯ細胞膜のｈ５－ＨＴ1Aへの［35Ｓ］ＧＴＰγＳ結合に際して５－ＨＴ及び試験化合物の効果を完全に阻害した（表２）。表１及び２を以下に示す。
【００５１】
試験化合物は，ＣＨＯ細胞膜のｈ５－ＨＴ1Aに対する高い親和性結合を立証した（ＩＣ50＝４．０３ｎＭ，９５％信頼区間＝２．６７～６．０８ｎＭ；Ｋｉ＝１．６５ｎＭ，９５％信頼区間＝１．０９～２．４８ｎＭ）。(2)前記⑴の記載事項によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１に関し，次のような開示があることが認められる。
ア「本発明」の目的，内容等について
「本発明」は，「５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害に罹患した患者を治療するための医薬組成物」に関するものであり，「有効成分は，カルボスチリル誘導体又はその塩を含む」（【０００１】）。「本発明」の化合物に該当する「アリピプラゾール（７－｛４－［４－（２，３－ジクロロフェニル）－１－ピペラジニル］ブトキシ｝－３，４－ジヒドロカルボスチリル」は，「ドーパミンＤ２受容体に強い親和性で結合し，ドーパミンＤ３受容体及び５－ＨＴ７受容体に中等度の親和性で結合すること」及び「シナプス前ドーパミン自己受容体作動活性，シナプス後Ｄ２受容体拮抗活性，及びＤ２受容体部分作動活性を有する」ことが報告されていたが，「本発明の化合物が，５－ＨＴ1A受容体サブタイプにおける作動活性を有すること」は報告されていなかった（【０００６】ないし【０００８】）。
「本発明」の目的は，「５－ＨＴ1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害に罹患した患者を治療する方法を提供すること」にあり，「本発明」の「５－ＨＴ1A受容体サブタイプ作動薬化合物」としては，式（１）（カルボスチリル骨格の３位及び４位の間の炭素－炭素結合は，単結合又は二重結合である）で示されるカルボスチリル誘導体が使用される（【００３３】，【００３４】）。