「上述したように，本発明に係るＬＥＤ搭載プリント配線板は，ＬＥＤの光放散性異常箇所の発生が少ない。絶縁基板に二酸化チタンを含有させると，ＬＥＤの光反射率を高めることができ高輝度用途への展開も可能である。」
（【００１７】）
オ特開２００７－１８０－５９１号公報（乙１５）の記載「また，発光素子チップからの光を効率よく反射させるために，パッケージ成形部材中に酸化チタンなどの白色顔料などを混合させることができる。」
（【００３６】）
カ上記アの記載に照らせば，乙１１公報には，以下の発明が記載されているといえる（以下，この発明を「乙１１発明」という。）。２ａリードフレーム及び反射体を有し，上側から見た外形が略四角形で４つの外側面を有する半導体発光装置の製造方法であって，２ｂリードフレームと，反射率の高い白色の材料で形成されており，エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂を充填した，樹脂成形体付リードフレームを準備する工程であって，前記リードフレームには前記外側面となる４つの位置のいずれにも前記樹脂成形体が入り込んだ切り欠き部が設けられ，且つ前記樹脂成形体付リードフレームの底面にて前記リードフレームが露出している，樹脂成形体付リードフレームを準備する工程と，２ｃ平面のリードフレーム上に発光素子を載置する工程と，２ｄ該発光素子を被覆する封止部材を配置する工程と，２ｅ平面のリードフレームの上側に該封止部材と接触しないように反射体を固定する工程であって，該リードフレームの表面と該反射体により発光素子が載置される凹部が複数形成され，前記凹部の底面には前記リードフレームが樹脂の充填されたスリット状の溝によって分割され
て露出される工程と，
２ｆ分離後の各発光装置の２つの外側面のみにおいて前記リードと前記切り欠き部に入り込んだ前記反射体とが略同一面となるように，前記リードフレームと前記樹脂成形体とを切断することにより，複数の発光
装置に分離する工程と，
２ｇを有することを特徴とする発光装置の製造方法。これに対し，被告は，乙１１発明の構成として，リードフレーム上に発光素子を載置する工程と発光素子を被覆する封止部材を配置する工程が，凹部が複数設けられた樹脂成形体付リードフレームを準備する工程の後に行われるという構成を認定できると主張する。しかし，乙１１公報の【００７２】の記載や【図２０】に照らし，被告の主張は採用できない。また，被告は，乙１１発明について，「分離後の各発光装置の外側面において前記リードと前記切り欠き部に入り込んだ前記反射体とが略同一面となるように，」という構成を認定できると主張する。しかし，乙１１公報の【図２】に照らし，被告の主張は採用できない。
キ上記イないしオによれば，ＬＥＤを用いた発光装置において酸化チタンを反射性の白色顔料として用いることは本件原出願日（平成２０年９月３日）の前から当業者にとって周知慣用技術であるから，乙１１発明の（２ｂ）「反射性が高い白色の材料」について，光反射性物質である白色顔料として酸化チタンを含ませることは単なる周知慣用技術といえる。したがって，構成要件２Ｂ－１「光反射性物質を含有する」と乙１１発明の（２ｂ）「反射性が高い白色の材料」とは，実質的に同一であるともいえる。他方，本件発明２と乙１１発明は，本件発明２が上側に凹部が複数設けられた樹脂成形体付リードフレームを準備してから，前記凹部の底面に発光素子を載置し，前記凹部内に，前記発光素子を被覆する封止部材を配置する（構成要件２Ｂ－１～６，２Ｃ，２Ｄ）のに対して，乙１１発明が凹部のない樹脂成形体付リードフレームを準備し，その上に発光素子を載置し，発光素子を被覆する封止部材を配置してから，樹脂成形体付リードフレームの上に凹部形成する点（２ｂ～２ｅ）において相違する。また，本件発明２と乙１１発明は，本件発明２が分離後の各発光装置の前記４つの外側面のいずれにおいても前記リードと前記切り欠き部に入り込んだ前記樹脂部とが略同一面となるように，前記リードフレームと前記樹脂成形体とを切断することにより，複数の発光装置に分離する工程（構成要件２Ｅ）を有するのに対し，乙１１発明が２つの外側面においてリードと樹脂部と反射体とが略同一面を形成するように切断して複数の発光装置に分離する工程を有するものの（２ｆ），他の２つの外側面においてリードが露出せず，リードと樹脂部と反射体とが略同一面を形成しない点において相違する。
これらの相違点は，いずれも当業者が適宜なし得る設計事項といえるものではなく，実質的な相違点であるといえるから，本件発明２と乙１１発明は同一のものであるとはいえない。
ク以上によれば，本件発明２は，乙１１発明に基づき特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないものとはいえないから，無効理由２は認められない。
無効理由３（乙４７公報を主引例とする進歩性欠如）
ア乙４７公報は，「ハイパワーＬＥＤチップパッケージング構造およびその製造方法」についての発明を開示する公報であり，以下の記載がある。「［００２５］図２ａ及び２ｂは，本発明の第１の実施形態によるパッケージング構造の概略断面図及び拡大図である。図示されるように，本実施形態によって提供されるパッケージング構造は，少なくとも，ベース１００と，反射板１１０と，パッケージングされたＬＥＤチップ１５０と，複数のボンディングワイヤ１２０と，透明なフィルター１３０とを含む。平坦な形状の要素を備えたベース１００は，ヒートシンクシート１０２と，複数の電極１０４と，絶縁体１０６とで構成されており，単一の固体物として一体化されている。ヒートシンクシート１０２および電極１０４は，高い電気伝導率および熱伝導率を有する金属材料で作られている。一方，絶縁体１０６は，樹脂等の絶縁材料で形成されている。」


「［００２７］反射板１１０はまた，中央の適切な位置に垂直のスルーホール（符番なし）を有する平坦形状を有する。反射板１１０は，反射率の高い金属材料（例えば，アルミニウム）で形成されるか，または樹脂などの絶縁物質で形成されることができるが，スルーホールの壁面が白いコーティングを有するか，銀のような反射性の高い材料からなる。反射板１１０は，金属材料からなる場合，反射板１１０とベース１１０の備えるヒートシンクシート１０２および電極１０４の間の絶縁も提供する。スルーホールの位置および開口は，反射板１１０がベース１００に接合された後，ヒートシンク１０２の上面と，電極１０４の少なくとも一部が，ＬＥＤチップ１５０の固定およびボンディングワイヤ１２０の接続のために露出される。このように，ＬＥＤチップ１５０が放熱シート１０２の露出した上面に固定されると，ＬＥＤチップ１５０から放射された光は，スルーホールを介してパッケージ構造から放射することができる。本実施形態の貫通孔は円形の開口部を有し，開口部の直径は上部に行くほど大きくなる。ここでのスルーホールの幾何学的特性は単なる例示であることに留意されたい。」
「［００３０］図３ａ及び図３ｂは，それぞれ，２つ又は３つのＬＥＤチップをパッケージングする際に本発明がどのように適用されるのかを，ベースおよびパッケージング構造を示すことにより例示する。」「［００３１］図４ａ～４ｇは，本発明の一実施形態による製造方法の処理ステップの結果を示す。最初に，図４ａに示すように，高い電気伝導率および熱伝導率を有する大きな金属板１９０が準備される。金属プレート１９０は，複数のパッケージングユニット２００のベース１００を順次形成するのに同時使用される。パッケージングユニット２００のベース１００は，互いに隣接して，または金属板１９０のボーダー１８０にアレイ状に配置される。ベース１００は，主にエッチングおよび機械加工に適切な手段によって形成され，後の絶縁体１０６の充填のために，ベース１００の一部を除去する。その後，図４ｂに示すように，ヒートシンク１０２とベース１００の電極１０４とが残される。次に，エッチングされたベース１００の一部が絶縁体１０６で充填され，その結果が図４ｃに示されている。」「［００３２］ヒートシンクシート１０２および電極１０４の形状の複雑さに依存して，前述のエッチングおよび機械加工プロセスを，金属プレート１９０の２つの主表面に同時に行うことができ，全てのパッケージングユニット２００用のヒートシンクシート１０２と電極１０４のパターン形成は，単一のランで行う。続いて，絶縁体１０６の充填が行われる。しかし，ヒートシンク１０２と電極１０４の形状が複雑であれば，最初のランで金属板１９０の主面にエッチングと絶縁体１０６の充填を行い，その後に，２回目のランで他の主面を処理することができる。このようにして，全てのパッケージングユニット２００のベース１００の形成が完了する。」「［００３３］次に，図４ｄに示すように，予め用意された複数の反射板１１０からなる板部材２１０を，適切な接着剤によって，図４ｃの被加工金属板１９０に貼り付ける。そして，パッケージングユニット２００毎に，ＬＥＤチップ１５０の固定及びワイヤボンディングが行われ，その結果が図４ｅに示されている。次に，図４ｆに示すように，反射板１１０の貫通孔に透光性充填材１３０を注入してパッケージング部２００を密封する。最後に，図４ｇに示すように，パッケージングユニット２００は切断によって分離される。」
イ上記アの記載に照らせば，乙４７公報には，以下の発明が記載されている（以下，この発明を「乙４７発明」という。原告乙４７発明と同じ。）。２ａリード１０４及び絶縁体１０６並びに反射板１１０を有し，上側から見た外形が略四角形で４つの外側面を有するハイパワーＬＥＤパッ
ケージングユニット２００の製造方法であって，
２ｂ－１リード１０４を含む加工された金属板（リードフレーム１０４）と，絶縁体１０６と，を有する樹脂成形体付リードフレームであるベー
ス１００を準備する工程であって，
２ｂ－２前記ベース１００の上側は平面になっており，２ｂ－３前記ベース１００の上側の平面は，絶縁体１０６とリードフレーム１０４で形成され，かつ前記リードフレーム１０４が絶縁体１０６
で分割されており，
２ｂ－４前記リードフレーム１０４には前記外側面となる４つの位置のいずれにも前記絶縁体１０６の一部が入り込んだ切り欠き部が設け
られ，
２ｂ－５且つ前記ベース１００の底面の一部が前記リードフレーム１
０４で形成されている，
２ｂ－６ベース１００を準備する工程と，
２ｂ－７前記ベース１００の上部に，別途形成した貫通孔を有する板部材２１０（反射板１１０の集合体）を接着剤１６０で貼り付けて，複数
のパッケージングユニット２００を形成する工程と，
２ｃ前記貫通孔内に露出した前記ベース１００の上面にＬＥＤチップ
１５０を載置する工程と，
２ｄ前記貫通孔内に露出した前記ベース１００の上面と，前記貫通孔とによって画された空間に，前記ＬＥＤチップ１５０を被覆する透光性充
填材１３０を配置する工程と，
２ｅ分離後の各ハイパワーＬＥＤパッケージングユニット２００の前記４つの外側面のいずれにおいても，前記リード１０４と，前記切り欠き部に入り込んだ前記樹脂部１０６と，前記反射板１１０とが略同一面となるように，前記リードフレーム１０４と，前記絶縁体１０６と，前記板部材２１０とを切断することにより，複数のハイパワーＬＥＤパッ
ケージングユニット２００に分離する工程
２ｆと，を有することを特徴とするハイパワーＬＥＤパッケージングユニットの製造方法。
ウ上記イの乙４７発明についての補足説明
乙４７公報の反射板１１０は，ベース１００の上に接着剤１６０で板部材２０１を貼り付け，これらを切断してできた部材であり，ベース１００の一部として一回工程で形成されたものではないから，本件発明２の「樹脂部」とはいえない。


乙４７公報のベース１００は，リードフレーム１０４に絶縁体１０６を充填し，一回成形で一体化した部材であるから，本件発明２における「樹脂成形体付リードフレーム」に対応する部材ともいえる。また，ベース１００（樹脂成形体付リードフレーム）の上側は平面で凹部は設けられていない。乙４７公報の複数の貫通孔を有する板部材２０１（反射板１１０の集合体）は，ベース１００とは別に，それ自体を形成し，ベース１００の上に接着剤１６０で貼り付けたものであるから，当該部材は本件発明２の「樹脂成形体付リードフレーム」には該当しない。
エ本件発明２と，乙４７発明とを対比すると，以下の点で相違し，その余の構成で一致する。
①本件発明２では，「樹脂成形体付きリードフレームを準備する工程」にて準備される「樹脂成形体付きリードフレーム」の樹脂成形体が「光反射性物質を含有する樹脂成形体」である（構成要件２Ｂ－１）のに対して，原告乙４７発明では，ベース１００を構成する絶縁体１０６が光反射性物質を含有しているか否か不明である点。
②本件発明２では，「樹脂成形体付きリードフレーム」は，その上側に凹部が複数設けられているのに対し（構成要件２Ｂ－２，２Ｂ－３，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ），乙４７発明では，樹脂成形体付リードフレームであるベース１００の上側は平面で，凹部が存在しない点（構成２ｂ－２，２ｂ－３，２ｃ，２ｄ，２ｅ）。また，乙４７発明は，ベース１００（樹脂成形体付リードフレーム）の上に，複数の貫通孔を有する板部材２０１（反射板１１０の集合体）を接着剤１６０で貼り付ける工程を有するのに対し（構成２ｂ－７），本件発明２はそのような工程を有しない点。
被告は，本件発明２の特許請求の範囲では凹部側面，凹部底面，切り欠き部に入り込んだ樹脂成形体が１つの部材であるとの限定がされておらず，一回の樹脂成形によってリードフレームと一体化されることについての規定もされていないから，上記②の相違点は存在しない旨主張する。しかし，本件明細書２の【０００８】【０００９】【００１４】には，従来技術として，平板状のプリント配線板又はリードフレームを金型に取り付け，熱硬化性樹脂組成物を注入し加熱加圧成形する製造方法が記載されており，そのような従来技術の製造方法では平板状の配線板及びリードフレームの上に熱硬化性樹脂組成物が配置されており，密着面積が小さいためにダイシングする際にリードフレーム等と熱硬化性樹脂組成物とが剥離し易いという問題があることが記載され，そのような課題を解決するための手段として，切り欠き部を設けたリードフレームを用いることにより，切り欠き部に熱硬化性樹脂が充填されるため，リードフレームと熱硬化性樹脂との密着面積が大きくなり，リードフレームと熱硬化性樹脂との密着性を向上させることができることが記載されている。このような記載に照らせば，本件発明２は，リードフレームを金型に取り付け，一回の成形工程で樹脂成形体とリードフレームとを一体化させることを前提として，従来技術におけるリードフレームの上面で熱硬化性樹脂と密着させることに加え，切り欠き部に熱硬化性樹脂を充填させることによって切り欠き部の側面でも密着させるようにして，リードフレームと熱硬化性樹脂との密着性を向上させるものであると認めることが相当である。本件発明２が上記のような発明であることに照らせば「樹脂成形体付リードフレーム」とは，リードフレームを金型に取り付け，一回の成形工程で樹脂成形体とリードフレームとを一体化して成形したものを意味すると解すべきである。
したがって，本件発明２と乙４７発明には上記②の相違点があり，被告の上記主張は採用できない。
オ上記イのとおり，乙４７発明は，ベース１００の上部に別途形成した貫通孔を有する板部材２１０（反射板１１０の集合体）を接着剤１６０で貼り付けて，複数のパッケージングユニット２００を形成する工程を有する（２ｂ－７）ものである。乙４７公報に，このような乙４７発明の構成とは基本的思想を異にするといえる上記②の相違点に係る本件発明２の構成を採用することについての示唆はないから，上記相違点に係る本件発明２の構成は，当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
カ以上によれば，上記①の相違点について検討するまでもなく，本件発明２は，乙４７発明に基づき容易に想到することができたとはいえないから，本件発明２の無効理由３は認められない。
無効理由４（乙４８公報を主引例とする進歩性欠如）（争点５－４）についてア乙４８公報は，発明の名称を「チップ部品型発光素子とその製造方法」とする公開特許公報であり，その明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。
「詳細に説明すると，絶縁基板１５は，例えば厚さが０．０６ｍｍ～２．０ｍｍの樹脂積層品等からなり，中央部に厚さ方向に貫通する貫通孔１４を有する。ここで，貫通孔１４の横断面形状は図１に示すように楕円であってもよいし，また楕円以外の円形又は方形でもよい。すなわち，本発明は貫通孔１４の横断面形状によって限定されるものではなく，種々の形状の中から任意に選定することができる。また，貫通孔１４においては，貫通孔１４の開口径が絶縁基板１５の一方の面（薄型平板と接合される面）から他方の面に向かって大きくなるように貫通孔の側面を傾斜させることが好ましい。このように貫通孔１４の側面を傾斜させると，ＬＥＤチップ１６から貫通孔１４の側面に向かって出射された光を側面で反射させて上方に出力することができるので，ＬＥＤチップ１６から出射された光を効率良く発光素子からとりだすことができる。」（【００２２】）
「次に，図２～図１０を参照して，本実施の形態１のチップ部品型発光素子の製造方法について説明する。尚，以下の製造方法の説明では，１つのチップ部品型発光素子に対応する各構成要素を図示して示すが，実際の製造工程においては，複数の構成要素が集合された状態で各工程は行われる。」（【００２９】）


「（第１の工程）第１の工程では，図２に示すように，パッケージ１の上部要素となる樹脂積層品からなる絶縁基板１５の下面に，エポキシ系の接着フィルム１９を熱圧着して貼り付け，ドリル等を用いた機械加工あるいはレーザ光によるレーザ加工により貫通孔１４を形成する。この時，特殊形状ドリル等を用いて貫通孔１４の側面を傾斜させることにより，上述したように反射効率を高めることができる。また，絶縁基板１５には白色のものを用い，かつ基板１５の上面を黒インク等で黒くすることが好ましい。このようにすると，発光側の上面が黒色で光反射面が白色となるので，フルカラーディスプレイ等に用いる時に重要な要素となる画像の明暗の差を大きく，すなわちコントラストを向上できる。」（【００３０】）
「（第２の工程）第２の工程では，パッケージ１の薄型平板１３となる複数の領域を有する金属薄母材の上記各領域において，第１の金属薄板１３ｂと第２の金属薄板１３ｃとを絶縁分離するための分離スリット２４ａを形成する。尚，図３には１つの領域を示しているが，分離スリット２４ａが形成された後の金属薄板簿材の平面図は，図１０に示すようになる。詳細に
は，・・・（以下省略）」（【００３１】）
「（第３の工程）第３の工程では，分離スリット２４ａに，第１の金属薄板１３ｂと第２の金属薄板１３ｃとを絶縁して保持する樹脂１３ａを設ける。・・・（以下省略）」（【００３２】）
「（第６の工程）第６の工程では，図７に示すように，貫通孔１４内に位置する第１の金属薄板１３ｂ上にＬＥＤチップを搭載し，ＬＥＤチップ１６の正電極及び負電極のうちの一方の電極を第１の金属薄板１３ｂに接続し，上記ＬＥＤチップの他方の電極を第２の金属薄板１３ｃに接続する。・・・（以下省略）」（【００３５】）
「（第７の工程）第７の工程では，貫通孔１４の内部に透光性樹脂３１を充填することにより，ＬＥＤチップ１６を透光性樹脂３１で封止する。この時，パッケージ１の絶縁基板１５の上面から透光性樹脂３１が突出するように凸レンズ形状に形成し，集光力を高めるようにしてもよい。」（【００３６】）「（第９の工程）第９の工程では，ダイヤンドカッター等によりチップ部品型発光素子の個片に分割する。以上のような工程により，図１に示す構造の実施の形態１のチップ部品型発光素子が製造される。・・・（以下省略）」
（【００３８】）
「実施の形態２．次に本発明に係る実施の形態２のチップ部品型発光素子について説明する。本実施の形態２のチップ部品型発光素子は，実施の形態１と同様の考え方に基づいて作製されているが，実施の形態２では，図１１に示すように，例えば，青色，緑色，赤色の３つのＬＥＤチップ３６を搭載できるパッケージ３０を用いていることを特徴としている。」（【００３９】）「すなわち，実施の形態２のチップ部品型発光素子は，厚さ方向に貫通する貫通孔３４を有する絶縁基板３５と該貫通孔３４を塞ぐように上記絶縁基板３５の一方の面に接合された薄型平板３３とからなるパッケージ３０の内部に，３つのＬＥＤチップ３６が樹脂封止されることにより構成されている。ここで，貫通孔３４の横断面形状は図１１に示すように楕円であってもよいし，また楕円以外の円形又は方形でもよく，種々の形状の中から任意に選定することができる。また，貫通孔３４においては，ＬＥＤチップ３６から出射された光を効率良くとりだすために，実施の形態１と同様に貫通孔３４の側面を傾斜させることが好ましい。」（【００４０】）「また，薄型平板３３は絶縁分離部４４によって互いに分離された第１の金属薄板３３ａと３つの第２の金属薄板３３ｂ，３３ｃ，３３ｄとが絶縁性樹脂３３ｅで接合されることにより一体化されて構成される。ここで，本実施の形態２の薄型平板３３においては，１の金属薄板３３ａと第２の金属薄板３３ｂ，３３ｃ，３３ｄにそれぞれ，バンプ３７が形成されている。尚，第１の金属薄板３３ａと第２の金属薄板３３ｂ，３３ｃ，３３ｄの各下面（チップ部品型発光素子において外側に面する表面）は，バンプ３７の部分を除いて，樹脂層で絶縁されていることが好ましい。」（【００４１】）「そして，本実施の形態２において，パッケージ３０は，図１１に示すように，少なくとも，第２の金属薄板３３ｂの一部，第２の金属薄板３３ｃの一部，第２の金属薄板３３ｄの一部及び第１の金属薄板３３ａの一部が貫通孔３４の内側に位置するように，薄型平板３３と絶縁基板３５とを接合して構成する。このように構成されたパッケージ３０の貫通孔３４の内部において，ＬＥＤチップ３６を，第１の金属薄板３３ａ上に接合し，ＬＥＤチップ３６の正電極及び負電極のうちの一方の電極を第１の金属薄板３３ａに接続し，ＬＥＤチップ３６の他方の電極をそれぞれ，第２の金属薄板３３ｂ，３３ｃ，３３ｄに接続する。尚，第１の金属薄板３３ａ及び第２の金属薄板３３ｂ，３３ｃ，３３ｄの配置を工夫して３つのＬＥＤチップの各電極をフリップチップ法で接続するようにしてもよい。」（【００４２】）「また，実施の形態２のチップ部品型発光素子は，実施の形態１と同様，貫通孔３４に透光性樹脂が充填されてＬＥＤチップ３６が封止されている。」
（【００４３】）
イ上記アの記載に照らせば，乙４８公報には，以下の発明が記載されている（以下，この発明を「乙４８発明」という。原告乙４８発明と同じ。）。２ａ第１金属薄板１３ｂと第２金属薄板１３ｃ（以下，便宜的にこれらを総称して「リード」という。），及び樹脂１３ａと樹脂層２５並びに絶縁基板１５を有し，上側から見た外形が略四角形で４つの外側面を有す
るチップ部品型発光素子の製造方法であって，


２ｂ－１金属薄板母材と，当該金属薄板母材の分離スリットならびに下面および側面に設けられた樹脂ないし樹脂層である樹脂成形体と，を有
する薄型平板１３の集合体を準備する工程であって，
２ｂ－２薄型平板１３の集合体の上側は平面になっており，２ｂ－３前記薄型平板１３の集合体の上側の平面は，樹脂成形体（樹脂１３ａ，樹脂層２５）と金属薄板母材とで形成されており，かつ前記金
属薄板母材が樹脂成形体で分離されており，
２ｂ－４前記金属薄板母材には前記外側面となる４つの位置のいずれにも前記樹脂成形体の一部が入り込んだ切り欠き部が設けられ，２ｂ－５薄型平板１３の集合体を準備する工程と，２ｂ－６前記薄型平板１３の集合体の上部に，別途形成した貫通孔１４を有する絶縁基板１５を接着フィルム１９により貼り付けて，複数のパ
ッケージを形成する工程と，
２ｃ前記貫通孔１４内に露出した前記薄型平板１３の第１の金属薄板
１３ｂ上にＬＥＤチップ１６を載置する工程と，
２ｄ前記貫通孔１４内に露出した前記薄型平板１３の集合体の上面と，前記貫通孔１４によって画された空間に，前記ＬＥＤチップを被覆する
透光性樹脂３１を充填する工程と，
２ｅ分離後のチップ部品型発光素子の前記４つの外側面のいずれにおいても，リードと，前記切り欠き部に入り込んだ前記樹脂部と，前記絶縁基板１５とが略同一面となるように，前記金属薄板母材と，前記樹脂成形体と，前記絶縁基板１５とを切断することにより，複数のチップ部
品型発光素子に分離する工程，
２ｆと，を有することを特徴とするチップ部品型発光素子の製造方法。
ウ上記イの乙４８発明についての補足説明
乙４８公報の第１金属薄板１３ｂと第２金属薄板１３ｃが「リード」に当たり，樹脂１３ａと樹脂層２５が「樹脂部」に当たる。他方，貫通孔１４を有する絶縁基板１５は，後述のとおり，金属薄板母材の上に接着フィルム１９で貼り付けたものであり，金属薄板母材の一部として一回工程で形成されていないから，「樹脂部」に該当しない。
乙４８公報の薄型平板１３の集合体は，リードフレームに相当する金属薄板母材と樹脂成形体（樹脂１３ａ，樹脂層２５）を，樹脂成形により一回成形で一体化した部材であるから，本件発明２の「樹脂成形体付リードフレーム」に対応する。薄型平板１３の集合体（樹脂成形体付リードフレーム）の上側は平面で凹部は設けられていない。これに対し，貫通孔１４を有する絶縁体１５は，別途それ自体を形成し，金属薄板母材と樹脂成形体（樹脂１３ａ，樹脂層２５）の上に，接着フィルム１９で貼り付けたものであるから，「樹脂成形体付リードフレーム」に対応するものではない。エ本件発明２と乙４８発明とを対比すると，以下の点で相違し，その余の構成で一致する。
①本件発明２では，「樹脂成形体付きリードフレームを準備する工程」にて準備される「樹脂成形体付きリードフレーム」の樹脂成形体が「光反射性物質を含有する樹脂成形体」である（構成要件２Ｂ－１）のに対して，乙４８発明では，樹脂成形体および絶縁基板が光反射性物質を有しているか否か不明である点。
②本件発明２では，「樹脂成形体付きリードフレーム」は，その上側に凹部が複数設けられているのに対し（構成要件２Ｂ－２，２Ｂ－３，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ），乙４８発明では，樹脂成形体付リードフレームである薄型平板１３の集合体の上側は平面で，凹部が存在しない点（構成２ｂ－２，２ｂ－３，２ｃ，２ｄ，２ｅ）また，乙４８発明は，薄型平板１３の集合体の上部に，別途形成した貫通孔１４を有する絶縁基板１５を接着フィルム１９で接着して，複数のパッケージを形成する工程を有するのに対し（構成２ｂ－７），本件発明２はそのような工程を有しない点。③本件発明２では，「樹脂成形体付リードフレームの底面にて前記リードフレームが露出している」（２Ｂ－５）のに対し，乙４８発明では，薄型平板の集合体の底面にて前記金属薄板母材が樹脂成形体で覆われているか否か不明である点。
これに対し，被告は，無効理由３における主張と同様，本件発明２の特許請求の範囲では凹部側面，凹部底面，切り欠き部に入り込んだ樹脂成形体が１つの部材であるとの限定がされておらず，一回の樹脂成形によってリードフレームと一体化されることについての規定もされていないから，上記②の相違点は存在しない旨主張する。しかし，無効理由３において述べたとおり，「樹脂成形体付リードフレーム」とは，リードフレームを金型に取り付け，一回の成形工程で樹脂成形体とリードフレームとを一体化して成形したものを意味すると解すべきであるから，上記主張には理由がない。
オ上記イのとおり，乙４８発明は，前記薄型平板１３の集合体の上部に，別途形成した貫通孔１４を有する絶縁基板１５を接着フィルム１９により貼り付けて，複数のパッケージを形成する工程を有する（２ｂ－７）ものである。乙４８公報に，このような乙４８発明の構成とは基本的思想を異にするといえる上記②の相違点に係る本件発明２の構成を採用することについての示唆はないから，上記②の相違点に係る本件発明２の構成は，当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
カ以上によれば，上記①及び③の相違点について検討するまでもなく，本件発明２は，乙４８発明に基づき進歩性が欠如しているとはいえないから，本件発明２の無効理由４は認められない。


無効理由５（乙４９公報を主引例とする進歩性欠如）（争点５－５）についてア乙４９公報は，発明の名称を「白色発光装置」とする公開特許公報であり，その明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。「次に，本発明の第三の実施の形態である白色発光装置の構成について説明する。図６は本発明の第三の実施の形態である白色発光装置の上面側から見た斜視図，図７は同じく下面側から見た斜視図である。図８は図６のＢ－Ｂ断面を示す断面図である。図６～図８において，３０は外形が略立方体形状を成す表面実装型の白色発光装置である。２１は白色発光装置３０のケース体であり，ケース体２１の発光面側である上面２１ａには，発光方向に向いて光を反射する傾斜面２１ｋを有するカップ形状の凹部２１ｃが形成されている。３２は凹部２１ｃを覆うようにケース体２１に装着された被覆部材である。」（【００４５】）
「更に，各構成要素の細部について説明する。まず，ケース体２１であるが，２３ａ，２３ｂは射出成形が可能な熱伝導性の高いＭｇ合金系のメタルコア材料から成る一対のメタルコアであり，スリット２１ｇを挟んで対向するように配設されている。４は一対のメタルコア３ａ，３ｂをアウトサートモールドすることによりケース体２１を構成しているリフロー耐熱性を有する熱可塑性樹脂からなる樹脂成形部である。樹脂成形部４は，少なくとも凹部２１ｃの内面並びに下面２１ｂの端子電極となる一部の面は除いて，スリット２１ｇ並びにメタルコア３ａ，３ｂの周囲をモールドすることにより結束して強固なケース体２１を形成している。」（【００４６】）「ケース体２１の下面２１ｂ側のメタルコア２３ａ，２３ｂは，白色発光装置３０を実装する配線基板へ接続するための少なくとも一対の端子電極を成している。凹部２１の上端近傍の傾斜面２１ｋには垂直な壁面２１ｍを有する段部２１ｅが形成され，被覆部材３２の保持部となっている。ケース体２１の表面のメタルコア２３ａ，２３ｂの各露出面には，腐食防止及び光の反射率向上のために光沢仕上げのＡｇメッキが施されている。その他の構成は第一の実施の形態と同様なので，同じ構成要素には同じ符号と名称とを用いて，詳細な説明を省略する。」（【００４７】）
「次に，白色発光装置３０の製造方法を図面を用いて説明する。この方法は白色発光装置３０を多数個同時に加工することができる集合基板を用いた製造方法である。図９は白色発光装置の主要な製造工程を示す工程表であり，本実施の形態以外の他の各実施の形態にも共通するものである。図１０乃至図１８は各工程の内容を示す斜視図である。図１９は青色発光素子と被覆部材との組合せ方法を説明する説明図である。」（【００４８】）「図９のＳ５～Ｓ１０の工程は同じく集合基板方式による白色発光装置の形成工程である。まず，集合メタルコア形成工程Ｓ５を図１４により説明する。１２３は射出成形によって形成された集合メタルコアである。集合メタルコア１２３の外枠１２３ａの内側には，凹部２１ｃを内面に有する円筒部１２３ｂが縦横に多数個（ここでも説明の便宜上９個としてある）形成されている。また，円筒部１２３ｂを縦断するスリット１２３ｇ並びに円筒部１２３ｂ下面側でスリット１２３ｇと直角に交差する溝部１２３ｃも同時に形成される。ここで，集合メタルコア１２３にはメッキ処理を施す。次に，図１５により集合ケース体形成工程Ｓ６を説明する。１０４は樹脂成形部であり，集合メタルコア１２３の外枠１２３ａの内側の凹部２１ｃ及び下面側の電極面となる図示しないメタルコア露出部を除いた円筒部１２３ｂの周囲及びスリット１２３ｇ，溝部１２３ｃの中へ絶縁部材となる樹脂を充填して硬化させる。１２１はこうして形成された集合ケース体である。」（【００５１】）
「次に，図１６により，サブマウントパッケージ実装工程Ｓ７について説明する。ここでは予めクラス分けしてある同じクラスのサブマウントパッケージ５の下面の電極面を集合ケース体１２１の凹部２１ｃ底面２１ｄに，半田ペーストを介して載置しリフローする。次に，図１７により，被覆部材取付工程Ｓ８について説明する。予め特性を測定選別済みであり，青色発光素子６の特性に対応する被覆部材３２を凹部２１ｃに装着する。１３０はこうして形成された白色発光装置の集合体である集合発光装置である。次に，図１８により，ダイシング工程Ｓ９について説明する。集合発光装置１３０をダイシングラインＤＬに沿って切断分離して，個片の白色発光装置３０を得る。この後，メタル切断面には必要に応じてメッキを施す。最後に完成検査工程Ｓ１０を経て，白色発光装置３０はテーピング包装され出荷される。」
（【００５２】）
イ上記アによれば，乙４９公報には，後記の構成を備える発光装置の製造方法の発明が記載されている（以下，この発明を「乙４９発明」という。原告乙４９発明と同じ。）。
２ａメタルコア２３ａ及び樹脂成形部４を有し，上側から見た外形が略四角形で４つの外側面を有する白色発光装置３０の製造方法であって，２ｂ－１マグネシウム合金系のメタルコア材料の射出成形によって形成した集合メタルコア１２３と，樹脂成形部１０４と，を有する集合ケ
ース体１２０を準備する工程であって，
２ｂ－２集合ケース体１２０の上側には集合メタルコア１２３で形成
された凹部２１ｃが複数設けられ，
２ｂ－３前記凹部２１ｃの底面には前記メタルコアが前記樹脂成形部
１０４で分割されて露出されており，
２ｂ－４前記集合ケース体１２０には前記外側面となる４つの位置のいずれにも前記樹脂成形部１０４の一部が入り込んだスリット１２３
ｃが設けられ，
２ｂ－５且つ前記集合ケース対１２０の底面にて前記集合メタルコア
１２３が露出している，
２ｂ－６集合ケース体１２０を準備する工程と，


２ｃ前記凹部の底面にサブマウントパッケージを載置する工程と，２ｄ前記凹部内に，被覆部材３２を配置する工程と，２ｅ分離後の各白色発光装置３０の前記４つの外側面のいずれにおいても前記メタルコア２３ａと前記スリット１２３ｃに入り込んだ前記樹脂成形部４とが略同一面となるように，前記集合ケース体を切断する
ことにより，複数の白色発光装置３０に分離する工程
２ｆと，を有することを特徴とする白色発光装置３０の製造方法。
ウ上記イの乙４９発明についての補足説明
本件明細書２の【００４６】【００４７】【００５１】【０１４０】の記載及び証拠（甲５９，６０）によれば，リードフレームは，ロール状に巻き取れるほど薄く平坦な金属板であり，打ち抜き加工やエッチング加工等の簡易単純な方法で製造され，鉄，リン青銅，銅合金等の安価な材料で形成され，安価な発光装置の大量生産のために頻用される部材であると認められる。これに対し，乙４９発明の集合メタルコア１２３は，高価なマグネシウム合金系のメタルコア材料を用い，金型を使用する射出成形で形成され，凹部２１ｃを内面に有する円筒部１２３ｂを備えた極めて特殊な形状をしている部材である。したがって，乙４９公報の集合メタルコアは，本件発明２のリードフレームには当たらないというべきである。
エ本件発明２と乙４９発明とを対比すると，以下の点で相違し，その余の構成で一致する。
①本件発明２では，樹脂成形体が「光反射性物質」を含有するのに対し（構成要件２Ｂ－１），乙４９発明では，樹脂成形部１０４が光反射性物質を含有しているか不明である点。
②本件発明２では，発光装置が「リード及び樹脂部を有し」であるのに対し（構成要件２Ａ），乙４９発明では，発光装置が「メタルコア２３ａ及び樹脂成形部４を有し」であり，「リード」ではなく「メタルコア」を有する点。
③本件発明２では，「リードフレーム」を使用した「樹脂成形体付リードフレーム」が準備されるのに対し（構成要件２Ｂ－１ないし６），乙４９発明では，「メタルコア」と樹脂を組み合わせた「集合ケース１２０」が準備される点。
④本件発明２では，切断されるのが「前記リードフレームと前記樹脂成形体」であるのに対し（構成要件２Ｅ），乙４９発明では，切断されるのが「前記メタルコア２３ａと前記スリット１２３ｃに入り込んだ前記樹脂成形部４」である点。
これに対し，被告は，本件発明２の特許請求の範囲にはリードフレームと記載されているのみであり，その厚み等についての限定はされておらず，乙４９公報に記載された集合メタルコアはその機能においてリードフレームであるといえるから，上記②ないし④の相違点はいずれも存在しないと主張する。しかし，上記ウのとおり，集合メタルコアはリードフレームに当たらないから，被告の上記主張は採用できない。
オ上記イのとおり，乙４９発明は，マグネシウム合金系のメタルコア材料の射出成形によって形成した集合メタルコア１２３と，樹脂成形部１０４と，を有する集合ケース体１２０を準備する工程を有する（２ｂ－１）ものである。このような構成を有する乙４９公報に，このような乙４９発明の構成とは基本的思想を異にするといえる上記②ないし④の相違点に係る本件発明２の構成を採用することについての示唆はないから，上記各相違点に係る本件発明２の構成は，いずれも当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
カ以上によれば，上記①の相違点について検討するまでもなく，本件発明２は，乙４９発明に基づき進歩性が欠如しているとはいえないから，本件発明２の無効理由５は認められない。
結論
本件発明２についての無効理由１ないし５はいずれも認められないから，本件発明２に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない。
６本件訂正前発明３についての訂正の対抗主張の成否（争点７）事案に鑑み，本件訂正前発明３については，まず争点７について判断する。
訂正要件の具備
本件訂正請求は，訂正前の請求項２の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるとともに，特定事項を追加して特許請求の範囲を減縮するか，明瞭でない記載の釈明をするものであり，本件訂正請求の内容に照らせば，訂正要件を具備するものであると認められる。
これに対し，被告は，本件明細書３において開示されている発光装置は，裏面視で樹脂パッケージの四隅においてリードが露出している態様のものに限られるところ，本件訂正後発明３では，当該発明に係る発光装置が裏面視で樹脂パッケージの四隅においてリードが露出している旨の限定はされていないから，本件訂正請求は，特許法１３４条の２第９項で準用する特許法１２６条５項の規定に違反すると主張する。
しかし，本件明細書３の【００４２】【００５０】には樹脂パッケージの外側面におけるリードの露出箇所を特定の位置に限定しない構成が記載され，【００２２】には発光装置において四隅からリードが露出されている構成が好ましい例にすぎないことも明記されている。そうすると，本件明細書３には，個片化後の発光装置において四隅からリードが露出する態様に限定されない発明の構成が開示されているといえるから，被告の主張は採用することができない。
無効理由の解消の有無
ア無効理由１（明確性要件違反，サポート要件違反１）の解消について被告は，構成要件３Ｃ’では，「前記樹脂パッケージは，前記リードが露出されてなる内底面と，前記樹脂部からなる内側面とを備える凹部を有し」と規定されているにもかかわらず，構成要件３Ｅ’では「前記凹部内に，前記発光素子を被覆する，シリコーン樹脂または変性シリコーン樹脂からなる封止部材が配置された発光装置であって」と規定されており，内底面のリードが露出しているか否かで矛盾する規定が設けられていることになるから，本件訂正後発明３は明確性要件に違反すると主張する。
しかし，構成要件３Ｃ’は，樹脂パッケージにおけるリードの配置及び樹脂部の形状等を規定しているところ，樹脂パッケージは，発光装置を構成する部材の１つとして，発光素子や封止部材とは独立して把握される部材であるから，構成要件３Ｅ’において発光素子を被覆する封止部材が樹脂パッケージの凹部内に配置されるとされることは，構成要件３Ｃ’の規定と矛盾するものではない。
したがって，本件訂正後発明３は，明確性要件に違反するものであるとはいえない。


また，被告は，本件明細書３において開示されている発光装置は，裏面視で樹脂パッケージの四隅においてリードが露出している態様のものに限られるところ，本件訂正後発明３では，当該発明に係る発光装置が裏面視で樹脂パッケージの四隅においてリードが露出している旨の限定はされていな
いから，
と同様の理由により，被告の主張には理由がない。
以上によれば，本件訂正後発明３において無効理由１は存在せず，少なくとも解消しているといえる。
イ無効理由２－２（乙１６公報を主引例とする進歩性欠如）の解消について乙１６公報は，発明の名称を「樹脂成形体及び表面実装型発光装置並びにそれらの製造方法」とする公開特許公報であり，その特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。「【請求項１】発光素子と，発光素子を載置するための第１のリードと発光素子と電気的に接続される第２のリードとを一体成形してなる第１の樹脂成形体と，発光素子を被覆する第２の樹脂成形体と，を有する表面実装型発光装置であって，第１の樹脂成形体は，底面と側面とを持つ凹部が形成されており，第１の樹脂成形体の凹部の底面から第１のリードが露出されており，その露出部分に発光素子が載置されており，第１の樹脂成形体と第２の樹脂成形体とは熱硬化性樹脂であることを特徴とする表面実装型発光装置。」
「【請求項４】発光素子が載置されている主面側と反対の第１のリード及び第２のリードの裏面側は，第１の樹脂成形体から露出されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の表面実装型発光装置。」
「【請求項８】第１の樹脂成形体は，エポキシ樹脂，変性エポキシ樹脂，シリコーン樹脂，変性シリコーン樹脂，アクリレート樹脂，ウレタン樹脂からなる群から選択される少なくとも１種により形成されてなることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の表面実装型発光装置。」
「【請求項９】第１の樹脂成形体は，フィラー，拡散剤，顔料，蛍光物質，反射性物質，遮光性物質からなる群から選択される少なくとも１種が混合されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の表面実装型発光装置。」
「【請求項１０】第２の樹脂成形体は，フィラー，拡散剤，顔料，蛍光物質，反射性物質からなる群から選択される少なくとも１種が混合されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の表面実装型発光装置。」


「本発明は，第１のリードと第２のリードとを一体成形してなる樹脂成形体であって，第１のリードは第１のインナーリード部と第１のアウターリード部とを有しており，第１のインナーリード部は樹脂成形体中に配置されており，第１のアウターリード部は樹脂成形体から露出されており，第２のリードは第２のインナーリード部と第２のアウターリード部とを有しており，第２のインナーリード部は樹脂成形体中に配置されており，第２のアウターリード部は樹脂成形体から露出されており，樹脂成形体は，底面と側面とを持つ凹部が形成されており，樹脂成形体の凹部の底面から第１のインナーリード部及び第２のインナーリード部が露出されており，樹脂成形体は，熱硬化性樹脂である樹脂成形体に関する。」（【００１９】）「また，第１の樹脂成形体を熱硬化性樹脂にすることにより第２の樹脂成形体との界面の剥離を防止することができる。これは熱可塑性樹脂と異なり，熱硬化性樹脂が表面に多数の反応性官能基を有しているので第２の樹脂成形体と強固な接着界面を形成することができるからである。そして第２の樹脂成形体を熱硬化性樹脂とすることにより第１の樹脂成形体と同様な等方性の熱膨張・収縮挙動を得ることができるため，温度変化による接着界面の熱応力を更に低減することができる。ついで第２の樹脂成形体を第１の樹脂成形体と同種の熱硬化性樹脂とすることにより界面張力の低減による接着力の改善だけでなく，界面にて硬化反応が進行し極めて強固な密着性を得ることが可能となる。耐光性については３次元架橋している熱硬化性樹脂が耐熱性を損なうことなく容易に組成を変更できるため耐光性の劣悪な芳香族成分を簡単に排除できる。かたや熱可塑性樹脂では耐熱性と芳香族成分は事実上同義語であり，芳香族成分なくしてリフロー半田熱に耐えうる成形体を得ることができない。従って，第１の樹脂成形体と第２の樹脂成形体を熱硬化性樹脂にすることにより本来強固な接着界面を有し，かつ光劣化の少ない耐剥離性に優れ，また経年変化の少ない表面実装型発光装置を得ることができる。」（【００３０】）「第２の樹脂成形体は，発光素子が載置された凹部内に配置される。これにより容易に発光素子を被覆することができる。また，発光素子の屈折率と空気中の屈折率とは大きく異なるため，発光素子から出射された光は効率よく外部に出力されてこないのに対し，第２の樹脂成形体で発光素子を被覆することにより，発光素子から出射された光を効率よく外部に出力することができる。また，発光素子から出射された光は凹部の底面及び側面に照射され，反射して，発光素子が載置されている主面側に出射される。これにより主面側の発光出力の向上を図ることができる。さらに，第１の樹脂成形体で凹部底面を覆うよりも，第１のリードは金属であるため発光素子からの光の反射効率を高めることができる。」（【００３１】）「本発明は，発光素子と，発光素子を載置するための第１のリードと発光素子と電気的に接続される第２のリードとを一体成形してなる第１の樹脂成形体と，発光素子を被覆する第２の樹脂成形体と，を有する表面実装型発光装置であって，第１のリードは第１のインナーリード部と第１のアウターリード部とを有しており，第１のインナーリード部は発光素子が載置されており，かつ，発光素子が持つ第１の電極と電気的に接続されており，並びに第１のアウターリード部は第１の樹脂成形体から露出されており，第２のリードは第２のインナーリード部と第２のアウターリード部とを有しており，第２のインナーリード部は発光素子が持つ第２の電極と電気的に接続されており，並びに第２のアウターリード部は第１の樹脂成形体から露出されており，第１の樹脂成形体は，底面と側面とを持つ凹部が形成されており，第１の樹脂成形体の凹部の底面から第１のインナーリード部が露出されており，その露出部分に発光素子が載置されており，第１の樹脂成形体と第２の樹脂成形体とは熱硬化性樹脂である表面実装型発光装置に関する。これにより耐熱性，耐候光性，密着性に優れた表面実装型発光装置を提供することができる。また，熱硬化性樹脂を用いて第１の樹脂成形体と第２の樹脂成形体とを成形するため，第１の樹脂成形体と第２の樹脂成形体との界面の剥離を防止することができる。さらに，所定の長さを有する第１のリードと第２のリードを折り曲げ等して用いるため，外部電極と電気的に接続し易く，既存の照明器具等に実装してそのまま使用することができる。」（【００３３】）
「発光素子が載置されている主面側と反対の第１のリードの裏面側は，第１の樹脂成形体から露出されていることが好ましい。表面実装型発光装置に電流を投入すると発光するとともに発光素子は発熱する。本構成にすることにより，この熱を効率よく外部に放出することができる。特に，発光素子からの熱を最短距離で外部に放熱できるため，極めて効率よく放熱することができる。」（【００３４】）
「発光素子が載置されている主面側と反対の第１のリード及び第２のリードの裏面側は，第１の樹脂成形体から露出されていてもよい。これにより，発光素子から発生する熱を効率よく外部に放熱することができる。また，第１のリード及び第２のリードは電極として機能しているため，外部電極と極めて容易に接続することができる。特に厚肉の第１のリード及び第２のリードを用いた場合，これらのリードの折り曲げが容易でないものであっても，実装容易な形態である。また，製造工程において，第１のリード及び第２のリードを所定の金型で挟み込むため，バリの発生を低減することができ，量産性を向上させることができる。ただし，第１のリード及び第２のリードの裏面側の全面が露出している必要はなく，バリ発生を抑制したい部位のみの露出でもよい。」（【００３５】）「第１のリードの裏面側の露出部分と第２のリードの裏面側の露出部分とは，実質的に同一平面上にあることが好ましい。これにより，表面実装型発光装置の実装時の安定性を向上することができる。また，露出部分が同一平面上にあることから，平板上の外部電極に半田を用いて表面実装型発光装置を載置して実装すればよく，表面実装型発光装置の実装性を向上させることができる。さらに，金型による成形が極めて容易となる。」
（【００３６】）


「第１のインナーリード部の裏面側の露出部分は，放熱部材が接触するように配置されていてもよい。表面実装型発光装置と別に，放熱部材を外部の部材として配置することができる他，表面実装型発光装置と一体に放熱部材を取り付けることもできる。これにより，発光素子から発生した熱が放熱部材を伝って外部に放熱されるため，さらに放熱性を向上させることができる。また，放熱部材を外部の部材として配置する場合は，表面実装型発光装置の実装位置を容易に決めることができる。」（【００３７】）「第１の樹脂成形体は，トランスファ・モールドにより成形されている。射出成形では複雑な形状を形成することができないのに対し，トランスファ・モールドでは複雑な形状の成形体を成形することができる。特に凹部を持つ第１の樹脂成形体を容易に成形することができる。」（【００３８】）「第１の樹脂成形体は，エポキシ樹脂，変性エポキシ樹脂，シリコーン樹脂，変性シリコーン樹脂，アクリレート樹脂，ウレタン樹脂からなる群から選択される少なくとも１種により形成されてなることが好ましい。このうちエポキシ樹脂，シリコーン樹脂，変性シリコーン樹脂が好ましく，特にエポキシ樹脂が好ましい。これにより耐熱性，耐光性，密着性，量産性に優れた表面実装型発光装置を提供することができる。また，第１の樹脂成形体に熱可塑性樹脂を用いる場合よりも，第１の樹脂成形体に熱硬化性樹脂を用いる方が，第１の樹脂成形体の劣化を低減することができるため，表面実装型発光装置の寿命を延ばすことができる。」（【００３９】）「第１の樹脂成形体は，フィラー，拡散剤，顔料，蛍光物質，反射性物質，遮光性物質からなる群から選択される少なくとも１種が混合されていてもよい。第１の樹脂成形体の要求に応じて種々の物質を添加する。例えば，透光性の高い樹脂を第１の樹脂成形体に用い，第１の樹脂成形体に蛍光物質を混合する場合である。これにより発光素子の側面若しくは底面側に出射された光を蛍光物質が吸収して波長変換して出射するため，表面実装型発光装置全体として所望の発光色を実現することができる。例えば，出射された光を均一に分散するために，発光素子の側面若しくは底面側にフィラーや拡散剤，反射性物質等を添加しておいてもよい。例えば，表面実装型発光装置の裏面側から出力される光を低減するために，遮光性樹脂を混合しておいてもよい。特に，第１の樹脂成形体はエポキシ樹脂中に酸化チタン及びシリカ，アルミナを混合しているものが好ましい。これにより耐熱性に優れた表面実装型発光装置を提供することができる。」（【００４０】）
「第２の樹脂成形体は，フィラー，拡散剤，顔料，蛍光物質，反射性物質からなる群から選択される少なくとも１種が混合されていてもよい。第２の樹脂成形体の要求に応じて種々の物質を添加する。例えば，第２の樹脂成形体に蛍光物質を混合することにより，発光素子から射出される発光色と異なる発光色を実現することができる。例えば，青色に発光する発光素子と，黄色に発光する蛍光物質とを用いることにより，白色光を実現することができる。また，光を均一に出射するために，フィラーや拡散剤などを混合しておくこともできる。」（【００４１】）
「本発明は，第１のリードと第２のリードとを一体成形してなる樹脂成形体であって，第１のリードは第１のインナーリード部と第１のアウターリード部とを有しており，第１のインナーリード部は樹脂成形体中に配置されており，第１のアウターリード部は樹脂成形体から露出されており，第２のリードは第２のインナーリード部と第２のアウターリード部とを有しており，第２のインナーリード部は樹脂成形体に配置されており，第２のアウターリード部は樹脂成形体から外部に露出しており，樹脂成形体は，底面と側面とを持つ凹部が形成されており，樹脂成形体の凹部の底面から第１のインナーリード部及び第２のインナーリード部が露出されており，凹部が形成されている主面側と反対の第１のインナーリード部の裏面側は樹脂成形体から露出されており，樹脂成形体は，熱硬化性樹脂である樹脂成形体に関する。これにより熱可塑性樹脂を用いて樹脂成形体を成形した場合よりも，耐熱性，耐光性，密着性等に優れた樹脂成形体を提供することができる。また，発光素子を載置しやすい構造とすることができる。また，樹脂成形体から延びる第１のアウターリード部を露出することによって，発光素子から発生する熱を外部に放熱することができる。」（【００４３】）
「＜第２の実施の形態＞第２の実施の形態に係る表面実装型発光装置について説明する。第１の実施の形態に係る表面実装型発光装置と同様な構成を採る部分については説明を省略する。図４は，第２の実施の形態に係る表面実装型発光装置を示す概略平面図である。」（【０１０９】）「この表面実装型発光装置は，第１のリード２１及び第２のリード３１に凹凸を設け，第１の樹脂成形体４０との接触面積を拡げている。これにより第１の樹脂成形体４０から第１のリード２１及び第２のリード３１が抜脱するのを防止することができる。」（【０１１０】）乙１７公報は，発明の名称を「光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法およびこれを用いた光半導体装置の製造方法」とする公開特許公報であり，その【図２】では，発光装置において，リード（金属配線）が，リフレクターの外側面と同一平面上に設けられている。乙１８公報は，発明の名称を「半導体装置および半導体装置製造用フレーム」とする公開特許公報であり，その【図１】及び【図２】記載の発光装置ではメタル基板（２）が，樹脂基板（４）の外側面と同一面上に設けられている。


乙１９公報は，発明の名称を「半導体装置および半導体装置製造用フレーム」とする公開特許公報であり，その【図１０】及び【図２】には，半導体装置用の樹脂パッケージにおいて，導体（リード）が樹脂パッケージ（９２）の外側面と同一面上にあることが記載されている。乙２０公報は，発明の名称を「高出力ＬＥＤパッケージおよびその製造方法」とする公開特許公報であり，その【図８】によれば，乙２０公報の高出力ＬＥＤパッケージでは，第１リード（１３３）及び第２リード（１３６）が，モールド部（１４０）の外側面と同一面上に設けられている。乙２１公報は，発明の名称を「発光装置及びその製造方法，ならびに発光装置の製造に用いるリードフレーム」とする公開特許公報であり，その図１では第１のリード及び第２のリードは，封止用の絶縁体の外側面と同一面上に設けられているのに対し，その図１３では，第１のリード及び第２のリードは，封止用の絶縁体の外側面上から突き出して設けられている。特開昭６０－２６２４７６号公報（乙２２）は，発明の名称を「発光素子」とする公開特許公報であり，特許請求の範囲には「印刷配線基板と枠上絶縁基板とを積層し，その枠内部の前記印刷配線基板上に発光素子を組み込んだ構造の発光素子。」との記載があり，電極部６は，枠上のセラミック基板の外側面から，丸く引っ込んだ形で設けられている。記載に照らせば，乙１６公報には，以下の乙１６発明が記載されている。
３ａ１６リードに凹凸の切り欠き部を有するリードと，前記切り欠き部に反射性物質を含有する熱硬化性樹脂が充填されている樹脂パ
ッケージであって，
３ｂ１６前記切り欠き部は，前記樹脂パッケージの外側面に沿って形
成されており，
３ｃ１６前記樹脂パッケージは，前記リードが露出されてなる内底面
と，樹脂部からなる内側面とを備える凹部を有し，
３ｄ１６前記内底面は，前記リードおよび前記樹脂部からなり，前記
内底面に発光素子が配置されており，
３ｅ１６前記凹部内に，前記発光素子を被覆する封止部材が配置され
ており，
３ｆ１６前記樹脂パッケージの外側面において，リードが前記樹脂部
の外側面から突き出すように形成されており，
３ｇ１６前記リードは，前記樹脂パッケージの外底面において露出さ
れている，
３ｈ１６ことを特徴とする発光装置。
本件訂正後発明３と乙１６発明は，以下の点で相違し，その余の点は一致する。
①本件訂正後発明３では，リードが有する切り欠き部が，前記樹脂パッケージの外側面において互いに分離した，前記第１外側面に沿って形成された第１の切り欠き部と，前記第２外側面に沿って形成された第２の切り欠き部と，前記第３外側面に沿って形成された第３の切り欠き部と，前記第４外側面に沿って形成された第４の切り欠き部とを有して」いる（構成要件３Ｂ’）のに対し，乙１６発明は，前記樹脂パッケージの外側面において互いに分離した，第１ないし第４の切り欠き部を有しない点。②本件訂正後発明３では，「前記樹脂パッケージの前記第１乃至第４外側面それぞれにおいて，前記切り欠き部に埋め込まれた前記樹脂部と，前記リードの上方に形成された前記樹脂部と，前記樹脂部から露出した前記リードとが同一面に形成されて」いる（構成要件３Ｆ’）のに対し，乙１６発明では，いずれの外側面においても，樹脂部とリードとが同一面に形成されていない点。
③本件訂正後発明３では，リードが「前記第１外側面，前記第２外側面及び前記第３外側面それぞれに露出した第１リードと，前記第１外側面，前記第２外側面及び前記第４外側面それぞれに露出した第２リードを有し」ている（構成要件３Ｇ’）のに対し，乙１６発明では，第１のリード及び第２のリードはそれぞれ一つの外側面においてのみ露出している点。
これに対し，被告は，本件訂正後発明３では，「前記切り欠き部は，上面視で，前記発光装置の全包囲周の２分の１以上にわたって設けられている」のに対し，乙１６発明では，リードに設けられた凹凸は，上面視で，発光装置の全包囲周の２分の１以上にわたって設けられていない点も相違点である旨主張する。しかし，乙１６公報の樹脂成形体が形成されている部分の当該構成を乙１６発明における「切り欠き部」とすることが相当であり（準備書面（原告その２）３５頁の下図，被告準備書面（１０）１００頁の図４），乙１６発明は，上面視で発光装置の全包囲周の２分の１以上にわたって設けられている切り欠き部を有しているといえる。被告の上記主張は採用することできない。
乙１６公報によれば，乙１６発明の発光装置は，各発光装置を個別に成形するもの（単体成形）であり，複数の発光装置をまとめて成形した後に個別に切断するもの（複数成形，ダイシングタイプ）ではないことが認められる（【０１２１】ないし【０１３４】）。そうすると，乙１６発明の発光装置を作製する過程で，リードフレームにおける隣接する発光装置の接続部分を切断して，切断面にリードの端面を露出させることは想定されていないといえるし，あえて外側面にリードの端面を露出させる必要もないといえる。したがって，乙１６発明において上記②の相違点に係る本件訂正後発明３の構成を採用することの動機付けはなく，乙１６公報にその示唆もない。
また，乙１６発明における第１のリード及び第２のリードに設けられた凹凸部分は，第１の樹脂成形体との接触面積を拡げることにより，第１の樹脂成形体から第１のリード及び第２のリードが抜脱することを防止するものであると認められる（【０１１０】）。そうすると，抜脱防止のために第１のリード及び第２のリードの凹凸の凸部を第１の樹脂成形体の側面にあえて露出させる必要はないといえるし，むしろ，凸部を樹脂成形体の外側面に露出させると接触面積が減少する可能性もあるといえる。したがって，乙１６発明において上記②の相違点に係る本件訂正後発明３の構成を採用することについての動機付けはなく，乙１６公報にその示唆もない。外側面と同一平面に設けることは当業者が適宜なし得たことであるなどと主張する。しかし，乙１７公報，乙１８公報，乙２０公報及び乙２１公報に記載された構成は，いずれも反射体（樹脂部）四つの外側面それぞれにおいてリードが露出する構成ではない。乙１９公報に記載されているのは半導体装置に関する発明であって発光装置とは技術分野が異なる。そう
すると，乙１６発明に対して，
相違点に係る本件訂正後発明３の構成を採用することを容易に想到することができるとはいえない。


以上によれば，上記相違点に係る本件訂正後発明３の構成は，当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
そうすると，その余の相違点を判断するまでもなく，本件訂正後発明３は，乙１６発明に基づき容易に想到することができたとはいえないから，無効理由２－２は存在せず，少なくとも解消しているといえる。ウ無効理由３（明確性要件違反，サポート要件違反２）の解消について本件明細書記載のほか，以下の記載がある。
「第１の実施の形態に係る発光装置１００は，熱硬化後の，波長３５０ｎｍ～８００ｎｍにおける光反射率が７０％以上であり，外側面２０ｂにおいて樹脂部２５とリード２２とを略同一面に形成する樹脂パッケージ２０を有する。リード２２は底面（樹脂パッケージ２０の外底面２０ａ）及び上面（凹部２７の内底面２７ａ）の少なくともいずれか一面にメッキ処理を施している。一方，リード２２の側面（樹脂パッケージ２０の外側面２０ｂ）はメッキ処理が施されていない。樹脂パッケージ２０の外側面２０ｂは，樹脂部２５が大面積を占めており，リード２２が隅部から露出している。」（【００３３】）
「樹脂パッケージは，外底面と外側面と外上面とを有する。樹脂パッケージの外側面からリードが露出している。樹脂部とリードとは略同一面に形成されている。この略同一面とは同じ切断工程で形成されたことを意味する。」（【００４２】）
「次に，切り欠き部２１ａに沿って樹脂成形体２４とリードフレーム２１とを切断する。複数の凹部２７が形成された樹脂成形体２４は，隣接する凹部２７の間にある側壁を略中央で分離されるように長手方向及び短手方向に切断する。切断方法はダイシングソーを用いて樹脂成形体２４側からダイシングする。これにより切断面は樹脂成形体２４とリードフレーム２１とが略同一面となっており，リードフレーム２１が樹脂成形体２４から露出している。このように切り欠き部２１ａを設けることにより，切断されるリードフレーム２１は少なくなりリードフレーム２１と樹脂成形体２４との剥離を抑制することができる。また，リードフレーム２１の上面だけでなく，切り欠き部２１ａに相当する側面も樹脂成形体２４と密着するため，リードフレーム２１と樹脂成形体２４との密着強度が向上する。
＜第２の実施の形態＞第２の実施の形態に係る発光装置について説明する。図６は，第２の実施の形態に係る発光装置を示す斜視図である。図７は，第２の実施の形態に用いられるリードフレームを示す平面図である。図８は，第２の実施の形態に係る樹脂成形体を示す平面図である。第１の実施の形態に係る発光装置とほぼ同様の構成を採るところは説明を省略することもある。」（【００７８】）
本件明細書３の【図１】には，樹脂パッケージの外側面が，樹脂部とリードとが均一な状態の面として形成された態様が記載されている。樹脂パッケージの外側面において，樹脂部とリードとが略同一面に形成されることが記載されており，【図１】には，樹脂パッケージの外側面が，樹脂部とリードとが均一な状態の面として形成された態様が記載されている。また，本件明細書の【００４２】及び【００７８】には，樹脂形成体とリードフレームが同じ切断工程で形成されることによって，樹脂部とリードが略同一面に形成されることが記載されている。
「発光装置」について，同じ切断工程によって樹脂部とリードの切断面が形成された場合，均一な状態の面である「同一面」といえる外側面が形成されることになるから，構成要件３Ｆ’の「同一面」は，本件明細書３に開示されたものであるといえ，特許法３６条６項１号の要件（サポート要件）を充足する。また，構成要件３Ｆ’の「同一面」は，同じ切断工程で形成されるような均一な状態の面を意味するものであると通常理解し得るものであるから，同項２号の要件（明確性要件）を充足する。また，被告は，本件訂正請求後の請求項２では「前記樹脂パッケージの前記第１乃至第４外側面それぞれにおいて，…前記樹脂部から露出した前記リードとが同一面に形成されており，」と記載され，「同一面」が「切断面」である旨が請求項で特定されていないから，本件訂正後発明３は新たな無効理由３が存在するとも主張する。しかし，本件明細書３には，上記記載に照らせば，切り欠き部に埋め込まれた樹脂部と，リードの上方に形成された樹脂部と，樹脂部から露出したリードが，同一面に形成されたものであることが記載されているといえる。被告の上記主張には理由がない。以上によれば，本件訂正後発明３は特許法３６条６項１号ないし２号に違反するものではないから，無効理由３は存在せず，少なくとも解消しているといえる。
エ無効理由５（乙５３公報を主引例とする進歩性欠如）の解消について被告は，本件訂正請求によっても，上記ウの無効理由３は解消されておらず，本件特許権３は特許法４４条１項柱書の規定に適合しない違法な分割出願であって，本件訂正後発明３の新規性及び進歩性の判断時は，現実の出願日である平成２６年４月１１日となるとして，本件訂正後発明３について平成２２年３月１８日に公開された乙５３公報を主引例とする進歩性欠如を主張する。
しかし，上記ウで検討したとおり無効理由３は認められないから，本件特許権３が違法な分割出願であるとはいえず，特許法第４４条２項のみなし規定が適用されることになる。そうすると，本件訂正後発明３の進歩性の判断時は平成２０年９月３日であり，平成２２年３月１８日に公開された乙５３公報は，本件訂正後発明３についての公知文献にはならない。したがって，その余を判断するまでもなく，本件訂正後発明３は，乙５３公報に基づき進歩性が欠如しているとはいえないから，無効理由５は少なくとも解消しているといえる。
オ無効理由６（乙１７公報を主引例とする進歩性欠如１）の解消について乙１７公報は，発明の名称を「リードタイムの短縮，使用する部材や工程の低減による生産性の向上，低コスト化が可能な光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法およびこれを用いた光半導体装置の製造方法」とする公開特許公報であり，その特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。（乙１７）
「【請求項１】光半導体素子搭載領域となる凹部が２つ以上形成された光反射用熱硬化性樹脂組成物層を配線基板上に有する光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法であって，前記光反射用熱硬化性樹脂組成物層をトランスファー成型により形成することを特徴とする，光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。」


「【請求項２】前記光反射用熱硬化性樹脂組成物が，（Ａ）エポキシ樹脂，（Ｂ）硬化剤，（Ｃ）硬化促進剤，（Ｄ）無機充填剤，（Ｅ）白色顔料及び（Ｆ）カップリング剤を必須成分として含み，熱硬化後の，波長８００ｎｍ～３５０ｎｍにおける光反射率が８０％以上であり，熱硬化前には室温（２５℃）で加圧成型可能なものであることを特徴とする，請求項１に記載の光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。」
「【請求項７】前記配線基板が，リードフレーム，プリント配線板，フレキシブル配線板，およびメタルベース配線板のいずれかであることを特徴とする，請求項１～６のいずれか１項に記載の光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。」
「【請求項９】前記樹脂封止工程後，前記光半導体素子を１つ有する光半導体装置単体に分割する工程，をさらに有することを特徴とする，請求項８に記載の光半導体装置の製造方法。」
「【請求項１０】前記分割する工程が，ダイシングにより行われることを特徴とする，請求項９に記載の光半導体装置の製造方法。」「近年，電子機器の小型化，軽量化，高性能化，多機能化に伴い，電子部品を基板上に高密度に実装することが行われている。高密度に実装するための電子部品としては，例えば，基板上の配線パターンにリフロー半田付け等により接続することが可能なＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅｍｏｕｎｔｅｄｄｅｖｉｃｅ）が広く用いられている（例えば，特許文献１参照）。」
（【０００２】）
「ＳＭＤ型ＬＥＤのパッケージ基板について，図面に基づいてその概要を説明する。図４は一般的なＳＭＤ型ＬＥＤの斜視図である。図４において，１はＬＥＤ素子搭載用パッケージ基板であり，配線基板２，樹脂層４およびこれらを固着させるための接着シート５からなる。配線基板２の上面には搭載されるＬＥＤ素子１０を接続するための一対の接続端子が形成されており，各端子には銀めっき等の表面処理が施されている。また，樹脂層４には，ＬＥＤ素子１０の搭載領域となるカップ形状の貫通穴４ｄ（上部開口４ａ，下部開口４ｂおよび側面４ｃからなる凹部）が形成されており，当該穴の内周面は，その底面に搭載されたＬＥＤ素子１０が発する光を反射させ上方へ導くリフレクターとしての役割を果たす。また，接着シート５は上記貫通穴４ｄの下部開口４ｂに対応する部分が取り除かれている。」（【０００４】）
「しかしながら，上記した従来のＳＭＤ型ＬＥＤの製造方法では，貫通穴を有する樹脂層板を作製する工程，穴を有する接着シートを作製する工程，樹脂層板と接着シートとＬＥＤ素子を搭載した配線基板を位置合わせして一体化する工程といった複数の工程やこれに伴う複数の部材が必要となる。」（【０００６】）
「また，ＬＥＤ用パッケージ基板における樹脂層板を，耐熱性の高い熱可塑性樹脂を用い，射出成型により製造することが，例えば，特許文献２～４に開示されているが，４００ｍｍ２のマトリックス状の大型の樹脂層板を一括成型した場合，線膨張率の違いによる応力で反りが発生し易く，その後の実装工程を進めることが困難となる場合がある等の課題があった。また，一般に使用されているリフレクター材料は，酸化チタンを顔料として用いているため，発光波長が短波長領域になると急激にその反射率が低下してしまう。また，紫外線による劣化が原因で可視領域の光に対しても反射率の低下が起こることが課題となっている。」（【０００７】）「上記を鑑みて，本発明は，リードタイムの短縮，使用する部材や工程の低減による生産性の向上，低コスト化が可能な光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法およびこれを用いた光半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。」（【０００８】）
「本発明によれば，従来必要であった複数の工程をトランスファー成型の一つの工程で行うことが可能となるため，リードタイムの短縮，使用する部材や工程の低減による生産性の向上，低コスト化が可能な光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法および半導体装置の製造方法を提供することが可能となり，また，反りが少ない光半導体素子搭載用パッケージ基板や半導体装置を提供することが可能となる。」（【００２１】）「本発明は，配線基板と，当該配線基板上に形成され，光半導体素子搭載領域となる凹部（貫通孔）が所定位置に２つ以上形成されている光反射用熱硬化性樹脂組成物層とを有する光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法であって，上記光反射用熱硬化性樹脂組成物層をトランスファー成型により一括形成することをその特徴とするものである。」（【００２３】）


「上記トランスファー成型による形成について，より具体的には，例えば，上記配線基板として，図１（ａ）に示すような，金属配線４０１を有するプリント配線板４００を用い，これを図１（ｂ）に示すように，所定形状の金型４１１内に配置し，金型４１１の樹脂注入口４１０から光反射用熱硬化性樹脂組成物を注入する。ついで，注入した光反射用熱硬化性樹脂組成物を好ましくは，金型温度１７０℃～１９０℃で６０秒～１２０秒，アフターキュア温度１２０℃～１８０℃で１時間～３時間の条件で熱硬化させた後，金型４１１を外すことで，凹部（光半導体素子搭載領域）４２０が２つ以上形成された光反射用熱硬化性樹脂組成物層（リフレクター）４２１を配線基板上に有する光半導体素子搭載用パッケージ基板４３０を得ることができる（図１（ｃ），（ｄ））。また，凹部底面の，光半導体素子が接続される端子表面に電気めっき等によりＮｉ／Ａｇめっき１０４を施すこともできる。また，凹部の形状は，特に限定されないが，搭載されたＬＥＤ素子１０が発する光を反射させて上方へ導くようなカップ形状（円錐台形状）であることが望ましい。」（【００２４】）「上記光反射用熱硬化性樹脂組成物としては，公知のものを使用することも可能であるが，好ましくは，熱硬化後の，波長８００ｎｍ～３５０ｎｍにおける光反射率が８０％以上であり，熱硬化前には室温（２５℃）で加圧成型可能な光反射用熱硬化性樹脂組成物を用い，より好ましくは，（Ａ）エポキシ樹脂，（Ｂ）硬化剤，（Ｃ）硬化促進剤，（Ｄ）無機充填剤，（Ｅ）白色顔料及び（Ｆ）カップリング剤を必須成分として含み，かつ熱硬化後の，波長８００ｎｍ～３５０ｎｍにおける光反射率が８０％上であり，熱硬化前には室温（２５℃）で加圧成型可能な光反射用熱硬化性樹脂組成物を用いる。・・・（以下省略）」（【００２５】）
「また，本発明において用いる上記配線基板としては，公知のものを使用することができ，特に限定されないが，例えば，上記プリント配線のほかに，リードフレーム，フレキシブル配線板，メタルベース配線板等を用いることができる。」（【００３４】）
「本発明の光半導体装置の製造方法は，上記本発明の光半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法により得られた光半導体素子搭載用パッケージ基板に形成された２つ以上の凹部の各底面に，光半導体素子を搭載する工程，および当該光半導体素子を透明な封止樹脂により覆う工程，を有することをその特徴とするものである。」（【００３６】）「より具体的には，例えば，図１（ｃ）および（ｄ）に示す光半導体素子搭載用パッケージ基板４３０の凹部４２０の各底面の所定位置に，例えば，図２および図３に示すように，光半導体素子１００を搭載し，該光半導体素子１００と金属配線１０５とをボンディングワイヤ１０２，はんだバンプ１０７等の公知の方法で電気的に接続した後，公知の蛍光体１０６を含む透明な封止樹脂１０１により該光半導体素子１００を覆うことで本発明の光半導体装置を製造する。なお，図１（ｃ）および（ｄ）には，光半導体素子を搭載する凹部が９箇所形成された場合について示されているが，本発明がこれに限定されないことはいうまでもない。」（【００３７】）
「また，上記樹脂封止工程後に，マトリックス状である上記光半導体装置を，ダイシング，レーザ加工，ウォータージェット加工，金型加工等の公知の方法により分割することで，光半導体素子を１つ有する光半導体装置単体（ＳＭＤ型光半導体装置）を得ることができる。好ましくは，図６に示すような，マトリックス状の光半導体装置にダンシングラインを形成し，これに沿ってダイシングする。」（【００３８】）「＜光反射用熱硬化性樹脂組成物＞下記組成の材料を混練温度２０～３０℃，混練時間１０分の条件でロール混練を行い，光反射用熱硬化性樹脂組成物を作製した。」（【００４０】）
「（Ａ）エポキシ樹脂：トリグリシジルイソシアヌレート
１００重量部（エポキシ当量１００）
・・・（以下省略）」（【００４１】）
「＜光半導体素子搭載用パッケージ基板の成型＞上記で得たプリント配線板を図１（ｂ）に示すような形状の金型に位置あわせして取り付け，上記で得た光反射用熱硬化性樹脂組成物を注入した後，金型温度１８０℃，９０秒間，６．９ＭＰａの条件でトランスファー成型機（藤和精機（株）製，ＴＥＰ１５０）により加熱加圧成型し，複数の凹部を有する，１６００ｍｍ２のマトリックス状の光半導体素子搭載用パッケージ基板を作製した。」（【００４２】）
「＜光半導体装置の製造＞上記で得た光半導体素子搭載用パッケージ基板に形成された各凹部底面の回路上に，ＬＥＤ素子をダイボンド材（日立化成工業（株）製，ＥＮ４６２０Ｋ）にて固定し，１５０℃で１時間加熱することによりＬＥＤ素子を端子上に固着させた。ついで，金線でＬＥＤ素子と端子を電気的に接続した後，下記組成の透明封止樹脂をポッティングにより各凹部に流し込み，１５０℃で２時間加熱硬化し，ＬＥＤ素子を樹脂封止した。」（【００４３】）
「（透明封止樹脂組成）
・水素添加ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂：デナコールＥＸ２５２
（ナガセケムテックス社製）９０重量部
・脂環式エポキシ樹脂：ＣＥＬ－２０２１Ｐ（ダイセル化学社製）１０重量部・・・（以下省略）」（【００４４】）「＜ダイシング＞上記透明封止樹脂を硬化させた後，マトリックス状の光半導体装置をダイシング装置（（株）ディスコ製，ＤＡＤ３８１）により個片化し，ＬＥＤ素子を１つ有する単体の光半導体装置（ＳＭＤ型ＬＥＤ）を複数製造した。」（【００４５】）


「（実施例２）プリント配線板の代わりにリードフレームを用いた以外は，実施例１と同様にして光半導体装置を製造した。」（【００４６】）乙５４公報は，公開特許公報であり，その【００２８】には「分割された半導体装置のリード端子３４の終端は，図６に示すように，樹脂４１表面付近で先細りの形状に形成されるために，リード端子３４が樹脂層４１の側面から抜け落ちることを防止している。」との記載がある。乙２１公報の【００５７】には「前記第１リードの突起部２０３及び前記第２リードの突起部３０３は，前記第１リード２及び前記第２リード３が前記絶縁体４から剥離し，抜け落ちるのを防止するために設けられており」との記載がある。
乙５５公報の【００１４】には「リード部２の封止樹脂１と接着する部分に凹状のくぼみ３を設けている。このようにすることによって，トランスファーモールド時に，このくぼみ３に封止樹脂１が入り込み，アンカー効果がでる」との記載がある。
乙２１公報，乙５４公報，乙５６公報には，正負のリードに「凹凸」状の部位を設けてリードと樹脂部の密着強度を向上させるため，製造に用いるリードフレームに所望の「切り欠き部」（スリット）を設ける態様のリードフレームが記載されている。
には，以下の発明が記載されている
（以下，この発明を「乙１７発明ａ」という。）。
３ａ１７切り欠き部を有するリードと，前記切り欠き部に埋め込まれた光反射性物質が含有される熱硬化性樹脂と，を備える樹脂パッケー
ジを有し，
３ｂ１７前記切り欠き部は，リードの外側面と，該外側面に対向する
外側面との間に，直線状に設けられており，
３ｃ１７前記樹脂パッケージは，前記リードが露出されてなる内底面
と，樹脂部からなる内側面とを備える凹部を有し，
３ｄ１７前記内底面は，前記リードおよび前記樹脂部からなり，前記
内底面に発光素子が配置されており，
３ｅ１７前記凹部内に，前記発光素子を被覆する封止部材が配置され
ており，
３ｆ１７前記樹脂パッケージの対面する２つの外側面において，前記
樹脂部と前記リードとが同一面に形成されており，
３ｇ１７前記リードは，前記樹脂パッケージの外底面において露出さ
れている
３ｈ１７ことを特徴とする発光装置。
本件訂正後発明３と，乙１７発明ａを対比すると，以下の点で相違し，その余の点は一致する。
①本件訂正後発明３では，「前記切り欠き部に埋め込まれるとともに前記リードの上方に一体に形成された，…熱硬化性樹脂からなる樹脂部」を備えるのに対して，乙１７発明ａでは，切り欠き部に埋め込まれた熱硬化性樹脂とリードの上方に形成された樹脂が一体であるか明らかでない点。
②本件訂正後発明３では，「光反射性物質として酸化チタンが含有される」のに対し，乙１７発明ａでは，光反射性物質として「アルミナ，酸化マグネシウム，酸化アンチモン，水酸化アルミニウム，硫酸バリウム，炭酸マグネシウム，炭酸バリウム，無機中空粒子」が含有される点。③本件訂正後発明３では，「前記切り欠き部は，前記樹脂パッケージの前記第１乃至第４外側面それぞれに沿って形成されており，さらに，前記切り欠き部は，前記樹脂パッケージの外側面において互いに分離した，前記第１外側面に沿って形成された第１の切り欠き部と，前記第２外側面に沿って形成された第２の切り欠き部と，前記第３外側面に沿って形成された第３の切り欠き部と，前記第４外側面に沿って形成された第４の切り欠き部とを有して」いるのに対し，乙１７発明ａは，そのような構成を有していない点。
④本件訂正後発明３では，「前記凹部内に，前記発光素子を被覆する，シリコーン樹脂または変性シリコーン樹脂からなる封止部材が配置され」ているのに対し，乙１７発明ａでは，凹部内に発光素子を被覆するエポキシ樹脂からなる封止部材が配置されている点。
⑤本件訂正後発明３では，「前記樹脂パッケージの前記第１乃至第４外側面それぞれにおいて，前記切り欠き部に埋め込まれた前記樹脂部と，前記リードの上方に形成された前記樹脂部と，前記樹脂部から露出した前記リードとが同一面に形成されて」いるのに対し，乙１７発明ａでは，二つの外側面においては，リードの上方に形成された樹脂部とリードのみが同一面に形成されている点。
⑥本件訂正後発明３では，「前記リードは，金属板に銀メッキ処理が施されてなり，…前記金属板の少なくとも上面全面に銀メッキ処理が施されている」のに対し，乙１７発明ａのリードは，凹部内にのみ銀メッキ処理が施されている点。
⑦本件訂正後発明３では，「前記切り欠き部は，上面視で，前記発光装置の全包囲周の２分の１以上にわたって設けられている」のに対し，乙１７発明ａはそのような構成を備えていない点。
リードに直線状の切り欠き部を設け
ることにより，対面する２つの外側面に切り欠き部を生じさせるという構成を有する。
乙１６公報に記載された構成は，第１のリード及び第２のリードに設けられた凹凸が，第１の樹脂成形体との接触面積を拡げることにより，第１の樹脂成形体から第１のリード及び第２のリードが抜脱するのを防止するものであるところ，上記の凹凸は，リードの樹脂成形体との境界部に設けることによってリードと樹脂成形体の接触面積を広げるものであるといえる。そうすると，上記の乙１７発明ａの構成に，乙１６公報に記載された構成を組み合わせたとしても，金属配線（リード）に挟まれたリフレクター（樹脂部）と，その両側の金属配線（リード）との境界部に凹凸が形成された構成とすることが自然であり，当業者は光半導体素子（発光装置）の外側面に沿って新たに樹脂部を設けようとは通常考えないというべきである。したがって，乙１７発明ａに乙１６公報に記載された構成を組み合わせても上記③の相違点に係る本件訂正後発明３の構成に至ることはない。乙２１公報や乙５５公報に記載された構成も，リードと樹脂成形体との境界部に凹凸部や突起部を設けることによりリードが抜脱することを防止するものであるといえるから，上記と同様の理由により，乙１７発明ａにそれらの構成を組み合わせても，上記③の相違点に係る本件訂正後発明３の構成に至ることはない。


また，乙５４公報の図６には，樹脂成形体の４つの外側面において，リードの端子又は突起部と樹脂切断面とが同一面に存在している構成が記載されているものの，同工法に記載されているのは半導体チップを実装した半導体装置に関するものであり，発光装置に係る乙１７発明ａとは技術分野が異なるものであるから，乙１７発明ａに上記構成を組み合わせることが容易とはいえない。
そして，樹脂成形体の４つの外側面に沿って互いに分離した４つの切り欠き部を設けることによってそれぞれの切り欠き部に沿ってダイシング等により切断する際に剥離しにくくなるという新たな作用効果が奏されるものであって，上記③の相違点に係る本件訂正後発明３の構成が，当業者が適宜なし得る設計事項であるとか，単なる周知技術にすぎないとはいえない。
以上によれば，上記③の相違点に係る本件訂正後発明３の構成は，当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
そうすると，その余の相違点を検討するまでもなく，本件訂正後発明３は，乙１７発明ａ及び乙１６公報等に記載された技術に基づいて容易に想到できたとはいえないから，無効理由６は少なくとも解消しているといえる。
カ無効理由７（乙１７公報を主引例とする進歩性欠如２）
乙１８公報の記載
「図１，図２において，１０は光の媒質を空気とする表面実装型ＬＥＤである。１はパッケージであり，２はこのパッケージ１を構成する，５０Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上の熱伝導性の高いＭｇ系，Ａｌ系，Ｃｕ系等のメタルコア材料から成るメタル基板である。メタル基板２の全面に金メッキ又はぜが施されている。メタル基板２の上面２ａから下面２ｂにかけて，メタル基板２を縦に２分するスリット２ｃが形成されている。」（【００１７】）「３はスリット２ｃに充填されて両側を接合しているエポキシ樹脂又は耐熱性ポリマー等の樹脂接着剤である絶縁部材である。メタル基板２は，このように絶縁部材３によって電気的に２分割されて一対の電極を構成している。スリット２ｃを除くメタル基板２の全面に，金メッキ等の表面処理が施されている。４は，パッケージ１を構成する樹脂基板であり，メタル基板２の上面２ａに，後述の接着シートを介して接合されている。樹脂基板４には，円形の上部開口４ａ及び下部開口４ｂ並びにこれらを接続する鍋状の側面４ｃを有する貫通穴４ｄが形成されている。側面４ｃは円錐面の一部，放物面の一部，又は球面の一部を成す形状をしている。樹脂基板４の全面は，光沢銀メッキ等で被覆されて貫通穴４ｄ内面は光反射面となっている。」（【００１８】）
「次に，このＬＥＤ１０の製造方法について説明する。この方法は表面実装型ＬＥＤ１０を多数個同時に加工することができる集合基板を用いた製造方法である。まず，図３に示すように，メタルコア材料から平板状に成形した集合基板状態のメタル基板１２を用意し，これにレーザー若しくはプレス抜き加工によって，板厚を貫通するスリット１２ａ，１２ｂを，それぞれ所定の間隔で互いに平行に，両端はメタル基板１２の外周までには達しないように加工する。」（【００２１】）
「スリット１２ａは，完成ＬＥＤ１０のスリット２ｃになる部分であり，スリット１２ｂは，完成ＬＥＤ１０の外周にあたる部分である。その後，全面を金メッキ又は銀メッキ処理をする。次に，スリット１２ａ内に絶縁部材３である樹脂接着剤を充填・硬化させる。」（【００２２】）「次に，図４に示すように，予備加熱したメタル基板１２のスリット１２ａに沿って所定間隔に，バンプがスリット１２ａを跨ぐように，金バンプ付きＬＥＤ素子６を超音波振動を加えながら搭載して半田接合し，更にアンダーフィル樹脂７を供給して加熱硬化させ，フリップチップ実装をする。」（【００２３】）
「一方，図５に示すように，貫通穴４ｄが所定の配列になるように，射出成形又はプレス成形などにより形成した集合基板状態の成形樹脂である樹脂基板１４を用意する。樹脂基板１４の面形状はメタル基板１２と同じである。次に，樹脂基板１４に，板厚を貫通するスリット１４ｂを，１方向のみのダイシング加工により形成する。スリット１４ｂは完成ＬＥＤ１０の外周にあたる部分である。次に，樹脂基板１４全体に光沢銀メッキ処理をする。」（【００２４】）
「次に，図７に示すように，パッケージ基板１１と同じ面形状を持つ集合状態のカバー板１８を用意して，図８に示すように，カバー基板１８をパッケージ基板１１上に集合状態の接着シート１９を介して接合する。接着シート１９には，予め所定の配列で，上部開口４ａに合致する穴１９ａが形成されている。」（【００２６】）
「最後に，図９に示すように，２方向のダイシングラインに沿って，ＬＥＤ１０を単個に分離して，図２に示す表面実装型ＬＥＤ１０を得る。なお，以上の説明に使用した各図面において，ＬＥＤの取り個数を９個としてあるが，取り個数，集合基板の大きさはこれに限定されず，適宜選択できることは勿論である。また。樹脂基板１４は，一旦部品として完成させてからメタル基板１４上に接合しているが，これをメタル基板上に，直接樹脂モールドすることによって形成してもよい」（【００２７】）
後発明３と乙１７発明
いし⑦の相違点が存在する。被告は，乙１７公報を主引例として，乙１８公報に記載された発明を組み合わせれば，本件訂正後発明３の構成を容易に想到することができた旨主張する。
乙１７発明ａは，リードに直線状の切り欠き部を設けることにより，対面する２つの外側面に切り欠き部を生じさせるという構成を有する。レームにあらかじめ切り欠き部を設けておく技術が開示されている。そうすると，上記の乙１７発明ａの構成に乙１８公報に記載された構成を組み合わせた場合には，ダイシングラインに沿って生じた切り欠き部に樹脂部が形成され，二つの外側面についてはその全てが樹脂部で形成されることになることから，当該二つの外側面にはリードが露出しないことになる。したがって，乙１７発明ａの構成に乙１８公報に記載された構成を組み合わせたとしても，前記⑤の相違点に係る本件訂正後発明３の構成に至ることはない。


また，本件訂正後発明３では樹脂成形体の４つの外側面に沿って互いに分離した４つの切り欠き部を設けることによってそれぞれの切り欠き部に沿ってダイシング等により切断する際に剥離しにくくなるというところ，このような作用効果は乙１７発明ａや乙１８公報に記載された構成で奏されるものではなく，本件訂正後発明３の上記構成が当業者が適宜なし得る設計事項であるとか，単なる周知技術にすぎないとはいえない。以上によれば，前記⑤の相違点に係る本件訂正後発明３の構成は，当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
そうすると，その余の相違点を判断するまでもなく，本件訂正後発明３は，乙１７発明ａ及び乙１８公報に記載された技術に基づいて当業者が容易に想到できたとはいえないから，無効理由７は少なくとも解消しているといえる。
本件ＬＥＤが本件訂正後発明３の技術的範囲に属するか否かア構成要件３Ａ’，３Ｂ’「切り欠き部」の充足性同様の理由から，本件ＬＥＤは構成要件３Ａ’，３Ｂ’「切り欠き部」を充足する。
イ構成要件３Ａ’「光反射性物質として酸化チタンが含有される」の充足性様の理由から，本件ＬＥＤは構成要件３Ａ’の「光反射性物質として酸化チタンが含有される」を充足する。
上記に加え，上記ア及び証拠（甲９，１０，１３）によれば，イ号ＬＥＤ及びロ号ＬＥＤは，いずれも「（３ａ’－１，２）切り欠き部を有するリードと，前記切り欠き部に埋め込まれるとともに前記リードの上方に一体に形成された，光反射性物質として酸化チタンが含有される熱硬化性樹脂からなる樹脂部と，を備え，互いに対向する位置にある第１外側面及び第２外側面と，互いに対向する位置にある第３外側面及び第４外側面とを有する，上面視で矩形の樹脂パッケージを有し，（３ｂ’－１，２）前記切り欠き部は，前記樹脂パッケージの前記第１乃至第４外側面それぞれに沿って形成されており，さらに，前記切り欠き部は，前記樹脂パッケージの外側面において互いに分離した，前記第１外側面に沿って形成された第１の切り欠き部と，前記第２外側面に沿って形成された第２の切り欠き部と，前記第３外側面に沿って形成された第３の切り欠き部と，前記第４外側面に沿って形成された第４の切り欠き部とを有しており，」という構成を有していると認められ，上記３ａ’－１，２は構成要件３Ａ’を充足し，３ｂ’－１，２は構成要件３Ｂ’を充足する。
ウ構成要件３Ｅ’「シリコーン樹脂または変性シリコーン樹脂からなる封止
部材」の充足性
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。①本件ＬＥＤの封止部材について，フーリエ変換型赤外分光法（ＦＴ－ＩＲ）による分析を行ったところ，当該封止部材の赤外吸収スペクトルと，シリコーン樹脂の赤外吸収スペクトルは，ピークが生じる位置が概ね一致した。なお，フーリエ変換型赤外分光法とは，測定対象の物質に赤外線を照射し，赤外線吸収スペクトルを利用して化合物を定性・定量する赤外分光法の⼀種であり，対象物の分子構造や状態を知るために使用されるものである。（甲９，１０，弁論の全趣旨）
②本件ＬＥＤの封止部材について，ＳＥＭ分析及びＥＤＸ分析をしたところ，当該封止部材からＳｉ，Ｏ，Ｃが主成分として検出された。（甲３８，３９）
③シリコーン樹脂はシロキサン結合「Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ」を骨格とするところ，「Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ」は，フーリエ変換型赤外分光法において１０００／ｃｍ－１を超えた領域に強い赤外線吸収を有する。（甲７１）④発光ダイオードの封止部材について，一般的なものとしてエポキシ樹脂があるが，１２０度以上の温度で長時間保持すると変色してしまうことから，そのようなエポキシの温度安定性の限界を克服するため，２０００年代の初めころからシリコーンが広く用いられている。（甲４０ないし４３）
上記認定事実によれば，本件ＬＥＤの封止部材はシリコーン樹脂からなると認められる。したがって，本件ＬＥＤは構成要件３Ｅ’の「シリコーン樹脂または変性シリコーン樹脂からなる封止部材」を充足する。被告は，原告分析結果報告書の記載では，本件ＬＥＤの封止部材と比較サンプルのスペクトルの波形が全体として大きく異なっているから，本件ＬＥＤの封止部材にシリコーン樹脂が含まれていることの立証はされていないと主張する。しかし，シリコーンはシロキサン結合を骨格とし，ケイ素原子に有機基が結合した化合物であるオルガノシロキサン及びこれに各種の添加剤を配合加工したものの総称であるところ（甲７１），結合した有機基の種類や数によって分子構造の異なる様々な種類のシリコーン樹脂が存在することになるから，比較サンプルのシリコーン樹脂と比べて赤外線吸収スペクトルに異なる部分があることをもって，直ちに本件ＬＥＤの封止部材がシリコーン樹脂でないとはいえない。また，測定方法の相違によってもスペクトルの差が生じ得る（甲７２）。したがって，被告の上記主張によって上記認定は左右されない。
Ｄは，いずれも「（３ｅ’－１，２）前記凹部内に，前記発光素子を被覆する，シリコーン樹脂からなる封止部材が配置された発光装置であって」という構成を有していると認められ，上記３ｅ’－１，２はいずれも構成要件３Ｅ’を充足する。
エ「前記切り欠き部に埋め込まれた前記樹脂部と，前記リードの上方に形成された前記樹脂部と，前記樹脂部から露出した前記リードとが同一面に形成
されて」（構成要件３Ｆ’）の充足性
争点３－２（構成要件３Ｆ）と同様の


理由から，本件ＬＥＤは，構成要件３Ｆ’「前記切り欠き部に埋め込まれた前記樹脂部と，前記リードの上方に形成された前記樹脂部と，前記樹脂部から露出した前記リードとが同一面に形成されて」を充足する。上記に加え，証拠（甲１３）によれば，イ号ＬＥＤ及びロ号ＬＥＤは，いずれも「（３ｆ’－１，２）前記樹脂パッケージの前記第１乃至第４外側面それぞれにおいて，前記切り欠き部に埋め込まれた前記樹脂部と，前記リードの上方に形成された前記樹脂部と，前記樹脂部から露出した前記リードとが同一面に形成されており，」という構成を有していると認められ，上記３ｆ’－１，２はいずれも構成要件３Ｆ’を充足する。
オ「前記リードは…前記樹脂パッケージの外底面において露出されて」（構成要件３Ｇ’）の充足性
理由から，本件ＬＥＤは，構成要件３Ｇ’「前記リードは…前記樹脂パッケージの外底面において露出されて」を充足する。
上記に加え，証拠（甲１３，２１，２２）によれば，イ号ＬＥＤ及びロ号ＬＥＤは，いずれも「（３ｇ’－１，２）前記リードは，金属板に銀メッキ処理が施されてなり，前記樹脂パッケージの外底面において露出されて，前記金属板の少なくとも上面全面に銀メッキ処理が施されている一方，前記樹脂パッケージの外側面において前記金属板が露出しており，前記第１外側面，前記第２外側面及び前記第３外側面それぞれに露出した第１リードと，前記第１外側面，前記第２外側面及び前記第４外側面それぞれに露出した第２リードを有し，」という構成を有していると認められ，上記３ｇ’－１，２はいずれも構成要件３Ｇ’を充足する。
カ本件訂正後発明３の構成要件３Ａ’，３Ｂ’，３Ｅ’，３Ｆ’，３Ｇ’以外の
構成要件について，
証拠（甲９，１９，２０の１ないし７，２１）によれば，イ号ＬＥＤは，「（３ｃ’－１）前記樹脂パッケージは，前記リードが露出されてなる内底面と，前記樹脂部からなる内側面とを備える凹部を有し，（３ｄ’－１）前記内底面は，前記リードおよび前記樹脂部からなり，前記内底面に発光素子が配置されており，（３ｈ’－１）前記切り欠き部は，上面視で，前記発光装置の全包囲周の２分の１以上にわたって設けられている（３ｉ’－１）ことを特徴とする発光装置。」という構成を有していると認められ，上記３ｃ’－１，３ｄ’－１，３ｈ’－１はそれぞれ構成要件３Ｃ’，３Ｄ’，３Ｈ’を充足すると認められる。
また，証拠（甲１０，１９，２０の１ないし７，２２）によれば，ロ号ＬＥＤは，「（３ｃ’－２）前記樹脂パッケージは，前記リードが露出されてなる内底面と，前記樹脂部からなる内側面とを備える凹部を有し，（３ｄ’－２）前記内底面は，前記リードおよび前記樹脂部からなり，前記内底面に発光素子が配置されており，（３ｈ’－２）前記切り欠き部は，上面視で，前記発光装置の全包囲周の２分の１以上にわたって設けられている（３ｉ’－２）ことを特徴とする発光装置。」という構成を有していると認められ，上記３ｃ’－２，３ｄ’－２，３ｈ’－２はそれぞれ構成要件３Ｃ’，３Ｄ’，３Ｈ’を充足すると認められる。
キ前記アないしカによれば，本件ＬＥＤ（イ号ＬＥＤ，ロ号ＬＥＤ）は，本件訂正後発明３の技術的範囲に属する。
以上によれば，本件訂正請求は訂正要件を具備しており，本件訂正後発明３には被告主張の無効理由はいずれも存在せず，少なくとも無効理由は解消しており，また，本件ＬＥＤは，本件訂正後発明３の技術的範囲に属する。そうすると，争点６について検討するまでもなく，被告が本件ＬＥＤを製造，販売等する行為は本件特許権３を侵害するといえる。
７損害発生の有無及びその額（争点８）
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア被告製品１の販売期間は平成２６年１月から平成２８年３月であり，上記期間における総販売台数は４３万３９７１台であった。その総売上高は１４７億１２３０万５５１８円であり，そのうち，平成２６年１月から平成２７年１０月の売上高は１４７億０６９８万４０８７円であり，平成２７年１１月から平成２８年３月までの売上高は，５３２万１４３１円であった。被告製品２の販売期間は平成２７年５月から平成２８年１２月であり，上記期間における総販売台数は２９万６６０８台であった。総売上高は１０２億２１３８万１５１９円であり，そのうち平成２７年５月から平成２７年１０月までの売上高は３３億４７０４万１４３０円であり，平成２７年１１月から平成２８年１２月までの売上高は６８億７４３４万００８９円であった。（以上につき，乙８７）
上記によれば，被告製品１及び２を通じた製品１台当たりの単価は，約３万４１２９円となる（（１４７億１２３０万５５１８円＋１０２億２１３８万１５１９円）÷（４３万３９７１台＋２９万６６０８台）≒３万４１２９円（小数点以下は四捨五入））。
被告製品は，いずれもデジタルハイビジョン液晶テレビであり，被告製品１及び２には，いずれも１台につき２４個のイ号ＬＥＤ又はロ号ＬＥＤが搭載されていた。


イ液晶テレビのバックライト用途のＬＥＤの世界的な平均価格は，平成２６年は０．１ドル，平成２７年は０．０８ドル，平成２８年は０．０６８ドルであった。また，年間平均為替レート（ＴＴＳレート）は，平成２６年は１０６．８５円／１ドル，平成２７年は１２２．０５円／１ドル，平成２８年は１０９．８４円／１ドルであった。（乙８５（枝番を含む。），９０）上記によれば，被告製品が製造，販売されていた平成２６年から平成２８年までの間の液晶テレビのバックライト用途のＬＥＤの１個当たりの平均価格は，０．０８３ドルとなる。これに，平成２６年から平成２８年の為替レートの平均である１１３円（（１０６．８５円＋１２２．０５円＋１０９．８４円）÷３≒１１３円（小数点以下は四捨五入））を用いて円に換算すると１個当たり９円となり，これに１台の被告製品に搭載されていた個数である２４を乗じると２１６円となる。
ウ原告は，白色ＬＥＤの製造，販売をしている。
総合技研株式会社発行の「２０１７年版白色ＬＥＤ・応用市場の現状と将来性」（乙８６）には，原告が，白色ＬＥＤに関して，平成１４年から平成１９年にかけて合計３社にライセンスを供与したと記載されている。ただし，白色ＬＥＤを用いて製作される製品について，原告がライセンス契約を締結したことやそのライセンス料を認めるに足りる証拠はない。なお，原告は，他社が有望な特許権等を持っている場合にはクロスライセンス契約を締結することはあるものの，基本的に他社にライセンスをすることはないという方針であった旨述べている。
エ平成１５年９月３０日に発行された社団法人発明協会「実施料率」第５版によれば，昭和４３年から平成１０年までの間における，「電子・通信用部品」分野の実施料率（イニシャルペイメントがない場合）は，１ないし３０パーセントの間で分布しているところ，そのほとんどが１ないし５パーセントの範囲内に分布し，その中で２パーセント台が最も多くなっている。（以上につき，甲７９）
オ平成２２年８月３１日に発行された「ロイヤルティ料率データハンドブック～特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ～」によれば，本件発明１ないし３に関連する「電気」の分野の実施料率の平均は２．９パーセント，最大値は９．５パーセント，最小値は０．５パーセントであった。（乙８９）
カ上記ウの「２０１７年版    白色ＬＥＤ・応用市場の現状と将来性」（乙８６）によれば，白色ＬＥＤを製造して他社に販売している企業は，原告のほかに合計１０社以上あった。原告の市場における市場占有率は，平成２６年度は２５．４パーセント，平成２７年度は１９．６パーセント，平成２８年度は１９．１パーセントであった。（乙８６・５６頁）な価格の２４個分の価格は２１６円である。本件では，本件ＬＥＤ又はその製造方法が特許発明の技術的範囲に属するということだけでなく，白色ＬＥＤはそれのみで販売の対象となるものであり，原告は白色ＬＥＤの製造，販売を行っていることなどから，特許法１０２条３項の金額の算定に当たって，まず，上記の平均的な価格の２４個分の価格に，主として本件特許権１の侵害が問題となる平成２７年１０月までの期間については５パーセントを乗じ，本件特許権１に加えて本件特許権３（登録日平成２７年１０月２３日）の侵害も問題となる平成２７年１１月以降の期間（なお，本件発明２と本件訂正後発明３の内容に照らし，損害の算定に当たり本件特許権２（登録日平成２８年１２月１６日）の侵害については特に期間を分けて考慮することをしない。）については８パーセントを乗じると，それぞれ，１０．８０円及び１７．２８円となる（２１６円×５パーセント＝１０．８０円２１６円×８パーセント＝１７．２８円）。
そして，本件で特許権の侵害となるのは本件ＬＥＤを使用した被告製品の販売であること，本件ＬＥＤはデジタルハイビジョンテレビである被告製品にとり不可欠のものであり，その機能，性能において重要な役割を果たしているといえること，原告の白色ＬＥＤの市場におけるシェア，原告が主張するライセンスについての方針，その他本件に現れた諸事情を考慮し，本件において，被告製品１及び２を通じ，特許法１０２条３項の実施に対し受けるべき金銭の額は，被告製品１台当たり，消費税相当額を含めて，平成２７年１０月までの期間については，２０円をもって相当であると認め，平成２７年１１月以降の期間については，３０円をもって相当であると認める。
以上のとおり，本件において，原告が実施に対し受けるべき実施料として被告製品１台当たり，２０円又は３０円とするのが相当であるところ，これらは，それぞれ，被告製品の平均的な販売価格の０．０５８パーセント又は０．０８７パーセントである（２０円÷３万４１２９円≒０．０００５８３０円÷３万４１２９円≒０．０００８７）。これらに基づき，特許法１０２条３項に基づく損害額は，以下のとおり，１６４５万６６４１円とするのが相当と認める。ア平成２６年１月～平成２７年１０月まで（小数点以下四捨五入）
１０４７万１３３５円
（計算式）
（１４７億０６９８万４０８７円＋３３億４７０４万１４３０円）×０．
０００５８≒１０４７万１３３５円
イ平成２７年１１月～平成２８年１２月まで（小数点以下四捨五入）
５９８万５３０６円
（計算式）
（５３２万１４３１円＋６８億７４３４万００８９円）×０．０００８
７≒５９８万５３０６円
また，本件にあらわれた一切の事情に照らせば，本件訴訟における弁護士費用としては１５０万円をもって相当であると認める。
したがって，本件の損害額は，１７９５万６６４１円であると認められる。被告は，原告が主張立証するロ号ＬＥＤが使用されている被告製品２の販売数量は不明であるから被告製品２に関する損害賠償請求は認められないと主チップの形状の相違が本件特許権の侵害の範囲と関係するものとは認められず，被告の上記主張は採用できない。
８差止請求及び廃棄請求について


令和２年１月２２日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官令和元年(ワ)第２２３７９号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日令和元年１２月２３日
判      決
原告       三井不   動産株   式会社同訴訟   代理人   弁護士          渡辺   光
岸   慶憲
被告       株式会   社三井   開発
主      文
１被告は，広告媒体，価格表又は取引書類において，「三井開発」を含む標章を使用してはならない。
２被告は，「株式会社三井開発」との商号を使用してはならない。３被告は，東京法務局台東出張所平成２９年３月１０日受付でされた被告の設立登記中，商号「株式会社三井開発」の抹消登記手続をせよ。４訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２請求の原因
別紙請求の原因のとおり。
第３当裁判所の判断
１被告は，適式の呼出しを受けながら，本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって，被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして，これを自白したものとみなす。２以上によれば，被告の行為は不正競争防止法２条１項２号の不正競争に該当し，原告の同法に基づく請求はいずれも理由があるから，これらを認容することとして主文のとおり判決する。
このうち主文第１項に係る部分については，原告が不正競争防止法に基づく請求と商標権侵害に基づく請求を選択的にするところ，不正競争防止法に基づく請求について判断し，これを認容したものである。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
山   田   真   紀
裁判官
矢   野   紀   夫
裁判官
西   山   芳   樹
別紙
請求の原因
第１当事者
１原告は，オフィスビル，商業施設，ホテルリゾートの開発といった不動産開発を主たる事業とする企業である。
２被告は，不動産の売買，賃貸及びその仲介を事業とする企業である。
第２被告の商標権侵害
１原告の商標権
原告は，別紙商標権目録記載の，商標登録第３０４７７２７号（以下「原告登録商標」という）の商標権（以下「原告商標権」という）を有している。
２被告の行為
被告は，「株式会社三井開発」の商号の下，不動産の売買，賃貸及びその仲介の事業を行っている。実際に，被告は，遅くとも平成３０年３月８日までに，「三井開発」（以下「被告標章」という）を名乗って，複数の一般消費者に不動産の売買を持ちかけていることから，少なくとも被告標章を，広告，価格表及び取引書類に付して展示，頒布するおそれがある。
なお，被告は，土地の訪問販売を行っていたところ，事前に，土地の売買契約の締結について勧誘をする目的であることを明かしていなかったなどのため，特定商取引に関する法律７条１項に基づく指示を受けている。また，かかる指示は，公示送達によって，送達されたことからすると，少なくとも平成３０年１０月３１日当時，被告の住所，居所その他送達をすべき場所が知れなかった。
３商標の類似性と指定役務の同一性
被告標章「三井開発」のうち，「開発」は，業務内容を示す一般名称であることから，被告標章の要部は，「三井」である。
一方で，原告登録商標のうち，「不動産」は，業務内容を示す一般名称であることから，原告登録商標の要部は，「三井」であり，被告標章の要部と同一である。したがって，被告標章と原告登録商標は，類似する。
また，被告の業務である不動産の売買，賃貸及びその仲介は，原告登録商標の指定役務である土地及び建物の貸与，売買及びその仲介と同一である。
４小括
よって，被告は，原告商標権を侵害するおそれがある（商標法３７条１項）。
第３被告の不正競争行為
１原告表示の周知性・著名性
（１）原告は，東証一部上場企業であり，「三井不動産」（以下「原告表示」という）を用いて，事業を行っているところ，原告の営業収益は，次の通りであり，不動産開発業界において１位の売上高である。
２０１９年：約１兆８６１２億円
２０１８年：約１兆７５１１億円
２０１７年：約１兆７０４４億円
２０１６年：約１兆５６８０億円
２０１５年：約１兆５２９０億円
（２）原告は，原告表示と同一である原告登録商標に基づいて，以下の防護標章登録を取得している。
登録番号      第３０４７７２７号防護０１号
商標        三井不動産
登録日       平成１４年５月１０日
（３）原告は，原告表示の下で，霞が関ビルディング，ららぽーと，三井ガーデンホテルズといった数々の大型施設の開発を行った。（４）上記より，原告表示は，日本全国において，原告の営業又は商品を表示するものとして著名であり，少なくとも需要者の間に広く認識されている。
２類似性
被告商号「株式会社三井開発」のうち，「株式会社」は，会社形態を表示する一般名称であり，「開発」は，業務内容を示す一般名称であることから，被告商号の要部は，「三井」である。
したがって，第２の３に記載した原告登録商標と被告標章の類似性と同様に，原告表示と被告商号は，類似する。
３混同
原告表示と被告商号は，その要部において全く同一であり，全体として高い類似性がある上に，原告の事業と被告の事業は，不動産の貸与，売買及びその仲介という点で同一である。また，上記１に記載したとおり，原告は，日本全国において知られており，原告表示は，著名である。
そのため，被告と取引をする者は，被告が原告の関連会社であると誤認するおそれがある。
４小括
したがって，上記第２の２に記載した行為を行った被告は，不正競争防止法２条１項１号及び２号に規定される不正競争によって，原告の営業上の利益を侵害するおそれがある。
第４差止請求権等
以上のとおり，被告は，原告登録商標に係る商標権を侵害するおそれがあると共に，不正競争行為により，原告の営業上の利益を侵害するおそれがある。したがって，原告は，被告に対し，商標法３６条１項及び不正競争防止法３条１項に基づき，被告標章の使用を差し止める権利，不正競争防止法３条１項に基づき，被告商号の使用を差し止める権利並びに，同条２項に基づき，被告商号の抹消登記請求権を有する。
第５本件訴訟に至る経緯


令和３年１０月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成３１年(ワ)第７０３８号特許権侵害行為差止等請求事件（第１事件），同第
９６１８号損害賠償請求事件（第２事件）
口頭弁論終結日令和３年６月２８日
判        決
第１事件・第２事件原告
グラフェンプラットフォーム株式会社
（以下「原告」という。）
同訴訟   代理人   弁護士       広瀬元康
同        吉川景司
同        正木湧士
第１事   件被告       伊藤黒   鉛工業   株式会   社（以下「被告伊藤」という。）
第２事   件被告       西村黒   鉛株式   会社（以下「被告西村」という。）
上記２名訴訟代理人弁護士     日   野   英一郎
同        西﨑達史
同補佐   人弁理   士     小磯奈祐
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
（目次）省略
第１請求
１第１事件について
(1)被告伊藤は，別紙１被告伊藤製品目録記載の各製品を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。
(2)被告伊藤は，前項の各製品を廃棄せよ。
(3)被告伊藤は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成３１年４月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２第２事件について
被告西村は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成３１年４月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」とする特許第５６９７０６７号の特許（以下「本件特許１」という。）に係る特許権（以下「本件特許権１」という。）及び発明の名称を「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材，これを含有するグラフェン分散液及びグラフェン複合体並びにこれを製造する方法」とする特許第５６８８６６９号の特許（以下「本件特許２」といい，本件特許１と併せて「本件各特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権２」といい，本件特許権１と併せて「本件各特許権」という。）の特許権者である原告が，被告らに対し，以下の請求をする事案である。
(1)第１事件
被告伊藤に対し，別紙１被告伊藤製品目録記載１ないし３の各製品（以下，同目録の記載順に「被告製品Ａ１」，「被告製品Ａ２」などという。）が本件特許１の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下「本件発明１」という。）の技術的範囲に属し，被告伊藤による被告製品Ａ１ないし３の製造等が本件発明１の実施に当たり，同目録記載４ないし１１の各製品（以下，同目録の記載順に「被告製品Ａ４」，「被告製品Ａ５」などといい，同目録記載１ないし１１の各製品を併せて「被告製品Ａ」という。）が本件発明１及び本件特許２の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下「本件発明２」といい，本件発明１と併せて「本件各発明」という。）の技術的範囲に属し，被告伊藤による被告製品Ａ４ないし１１の製造等が本件各発明の実施に当たるとして，特許法（以下「法」という。）１００条１項，２項に基づき，被告製品Ａの製造，販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を求め，民法７０９条に基づき，本件各特許権侵害による損害金合計７１３９万円（被告製品Ａ１ないし３の製造等により本件特許権１が侵害されたことによる損害として各６４９万円並びに被告製品Ａ４ないし１１の製造等により本件特許権１が侵害されたことによる損害として各３２４万５０００円及び本件特許権２が侵害されたことによる損害として各３２４万５０００円）の一部である１０００万円及びこれに対する不法行為後の日である平成３１年４月７日（被告伊藤に対する訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）所定の年５分の割合による遅延
損害金の支払を求めるもの
(2)第２事件
被告西村に対し，別紙２被告西村製品目録記載１ないし５の各製品（以下，同目録の記載順に「被告製品Ｂ１」，「被告製品Ｂ２」などという。）が本件各発明の技術的範囲に属し，被告西村による被告製品Ｂ１ないし５の製造等が本件各発明の実施に当たり，同目録記載６の製品（以下「被告製品Ｂ６」といい，同目録記載１ないし６の各製品を併せて「被告製品Ｂ」と，被告製品Ａと被告製品Ｂを併せて「被告各製品」という。）が本件発明１の技術的範囲に属し，被告西村による被告製品Ｂ６の製造等が本件発明１の実施に当たるとして，民法７０９条に基づき，本件各特許権侵害による損害金合計４億８２４０万円（被告製品Ｂ１ないし５の製造等により本件特許権１が侵害されたことによる損害として各４０２０万円及び本件特許権２が侵害されたことによる損害として各４０２０万円並びに被告製品Ｂ６の製造等により本件特許権１が侵害されたことによる損害として８０４０万円）の一部である１０００万円（被告製品Ｂ１ないし５の製造等により本件特許権１が侵害されたことによる損害として各８３万円及び本件特許権２が侵害されたことによる損害として各８４万円並びに被告製品Ｂ６の製造等により本件特許権１が侵害されたことによる損害として１６５万円）及びこれに対する不法行為後の日である平成３１年４月２５日（被告西村に対する訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める
もの
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠（以下，書証番号は，特記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，グラフェン及びナノ材料又はこれらを用いた電子デバイス，構造材，試薬，医薬品，医療機器等の製造，輸出入，販売，コンサルティング等を目的とする株式会社である。
イ被告伊藤は，鱗状，土状人造黒鉛の精錬加工及び販売等を目的とする株式会社である。
ウ被告西村は，炭素製品の製造等を目的とする株式会社である。
(2)本件各特許


原告は，平成２６年９月９日，本件特許２に係る特許出願（特願２０１４－５５０５８７号。以下「本件特許出願」という。）をし，平成２７年１月８日，この一部を分割して本件特許１に係る特許出願（特願２０１５－２５５６号）をして，同年２月２０日，本件特許権１の設定の登録（請求項の数１）を受け，同年２月６日，本件特許権２の設定の登録（請求項の数６）を受けた（甲Ａ１，２，甲Ｂ１，２）。
(3)本件各発明に係る特許請求の範囲
本件特許１の特許請求の範囲の請求項１（本件発明１）及び本件特許２の特許請求の範囲の請求項１（本件発明２）の各記載は，以下のとおりである（甲Ａ２，甲Ｂ２）。
ア本件発明１
【請求項１】
菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上であることを特徴とするグラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）
ここで，
Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピ
ーク強度
Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピ
ーク強度
である。
イ本件発明２
【請求項１】
菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が４０％以上であることを特徴とするグラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）
ここで，
Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピ
ーク強度
Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピ
ーク強度
である。
(4)本件各発明の構成要件の分説
本件各発明は，以下の構成要件に分説することができる（以下，各構成要件につき，頭書の記号に従って「構成要件１Ａ」などという。）。
ア本件発明１
１Ａ   菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，１Ｂ    前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上であることを特徴とする
（Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００…（式１）ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
１Ｃ   グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。
イ本件発明２
２Ａ   菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，２Ｂ   前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が４０％以上であることを特徴とする
（Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００…（式１）ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
２Ｃ   グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。
(5)被告らによる被告各製品の販売等
ア被告伊藤は，業として，被告製品Ａの製造，販売及び販売の申出をしている。
イ被告西村は，業として，被告製品Ｂ１及び２の製造，販売及び販売の申出をしている。
また，被告西村は，業として，被告製品Ｂ３ないし６の販売及び販売の申出をしている（甲Ｂ４，乙Ｂ２，３）。
(6)被告各製品の構成要件充足性
ア被告製品Ａ１及び２は構成要件１Ａ及び１Ｂを充足する。イ被告製品Ｂ２は構成要件１Ａ，２Ａ及び１Ｂを，被告製品Ｂ６は構成要件１Ａ及び１Ｂを充足する。
(7)関連訴訟
ア原告は，平成３１年３月２５日，日本黒鉛商事株式会社（以下「日本黒鉛商事」という。）及び日本黒鉛工業株式会社（以下「日本黒鉛工業」といい，日本黒鉛商事と併せて「日本黒鉛ら」という。）に対し，日本黒鉛工業が製造，販売及び販売の申出をし，日本黒鉛商事が販売及び販売の申出をする５つの黒鉛製品（青Ｐ，ＡＰ，ＵＴＣ－４８Ｊ，Ｊ－ＣＰＢ及びＳＰ－５０３０。以下，順に「日本黒鉛製品１」，「日本黒鉛製品２」などといい，これらを併せて「日本黒鉛各製品」という。）が本件各発明の技術的範囲に属するなどと主張して，日本黒鉛各製品の製造等の差止め等を求める訴訟を提起した（当庁平成３１年(ワ)第７４７０号，同第７４７６号。乙Ｂ５，６。）。


イ原告は，平成３１年４月１２日，株式会社中越黒鉛工業所（以下「中越黒鉛」という。）に対し，中越黒鉛が製造販売する３つの黒鉛製品（Ｋ５，ＡＰ－２０００及びＡＰＲ。以下，順に「中越黒鉛製品１」，「中越黒鉛製品２」などといい，これらを併せて「中越黒鉛各製品」という。）が本件各発明の技術的範囲に属するなどと主張して，損害賠償を求める訴訟を提起した（当庁平成３１年(ワ)第９４９２号。弁論の全趣旨。）。
３争点
(1)被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか（争点１）
(2)無効の抗弁の成否（争点２）
ア特開２０００－３４８７２７号（乙Ａ３，乙Ｂ７。以下「乙Ａ３公報」という。）を引用例とする新規性欠如（争点２－１）
イ特開２００６－２７３６１５号（乙Ａ１０。以下「乙Ａ１０公報」という。）を引用例とする新規性欠如（争点２－２）
ウ特開２０１４－９１５１号（乙Ａ１１。以下「乙Ａ１１公報」という。）
を引用例とする新規性欠如（争点２－３）
エ化学工学論文集，第４巻第６号，６３９－６４５頁（１９７８年）（甲Ａ４の２，甲Ｂ６の２。以下「甲Ａ４文献」という。）を引用例とする新
規性欠如（争点２－４）
オＪｏｕｒｎａｌ    ｏｆＴｈｅ    ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ，ｖｏｌ．１４６（１０），ｐ．３６６０－３６６５（１９９９）（乙Ａ８２。以下「乙Ａ８２文献」という。）を引用例と
する新規性欠如（争点２－５）
カ公然実施に基づく新規性欠如（争点２－６）
キ記載要件違反（争点２－７）
(3)先使用権の成否（争点３）
(4)消尽の成否（争点４）
(5)損害の発生及びその額（争点５）
(6)差止め等の必要性（争点６）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか）について
（原告の主張）
(1)構成要件１Ａ，２Ａ，１Ｂ及び２Ｂの充足性
ア被告製品ＡのＲａｔｅ（３Ｒ）について
(ｱ)原告は，被告製品Ａについて，株式会社リガク（以下「リガク社」という。）の全自動多目的Ｘ線回折装置「ＳｍａｒｔＬａｂ」（以下「ＳｍａｒｔＬａｂ」という。）で測定を行い，この測定結果を統合粉末Ｘ線解析ソフトウェア「ＰＤＸＬ」（以下「ＰＤＸＬ」という。）を用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙３Ｒａｔｅ（被告伊藤）の番号１の列記載のとおりの結果を得た（甲Ａ５。以下「甲Ａ５結果」という。）。
(ｲ)前記(ｱ)の測定及び解析（甲Ａ５）によれば，被告製品Ａ３には，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のピーク強度であるＰ３及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のピーク強度であるＰ４が存在し，同製品は，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）を有するものと認められるから，構成要件１Ａを充足する。そして，甲Ａ５結果のとおり，被告製品Ａ３のＲａｔｅ（３Ｒ）は，３１％以上であるので，同製品は，構成要件１Ｂを充足する。
また，前記(ｱ)の測定及び解析（甲Ａ５）によれば，被告製品Ａ４ないし１１には，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のピーク強度であるＰ３及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のピーク強度であるＰ４が存在し，それらの各製品は，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）を有するものと認められるから，構成要件１Ａ及び２Ａを充足する。そして，甲Ａ５結果のとおり，被告製品Ａ４ないし１１のＲａｔｅ（３Ｒ）は，４０％以上であるので，それらの各製品は，構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足する。
イ被告製品ＢのＲａｔｅ（３Ｒ）について
(ｱ)原告は，被告製品Ｂについて，ＳｍａｒｔＬａｂで測定を行い，この測定結果をＰＤＸＬを用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙４Ｒａｔｅ（被告西村）の番号１の列記載のとおりの結果を得た（甲Ｂ７。以下「甲Ｂ７結果」という。）。
(ｲ)前記(ｱ)の測定及び解析（甲Ｂ７）によれば，被告製品Ｂ２のＲａｔｅ（３Ｒ）は，４０％以上であるので，同製品は，構成要件２Ｂを充足する（被告製品Ｂ２が構成要件１Ａ，２Ａ及び１Ｂを充足することは争いがない。）。
また，前記(ｱ)の測定及び解析（甲Ｂ７）によれば，被告製品Ｂ１及び３ないし５には，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のピーク強度であるＰ３及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のピーク強度であるＰ４が存在し，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）を有するものと認められるから，構成要件１Ａ及び２Ａを充足する。そして，被告製品Ｂ１及び３ないし５のＲａｔｅ（３Ｒ）は，４０％以上であるので，それらの各製品は，構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足する。


ウ被告らの主張に対する反論
(ｱ)被告らは，同一のロットのサンプルについて，複数回，測定解析を行ったが，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきがあったり，３１％未満のものと３１％以上のものが混在したり，原告が主張する数値（甲Ａ５結果及び甲Ｂ７結果）とかけ離れたりしていることからすると，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は本件各発明の構成要件を特定するパラメータとして機能していないと主張する。
しかし，Ｒａｔｅ（３Ｒ）の算出に当たっては，Ｘ線回折法により回折線の角度及び強度を測定して回折プロファイルを得る工程と，得られた回折プロファイルを解析する工程があるところ，前者の工程については，本件各特許に係る特許出願の願書に添付した明細書（以下，それらの願書に添付した図面と併せて，本件特許１に係るものを「本件明細書１」，本件特許２に係るものを「本件明細書２」といい，これらを併せて「本件各明細書」という。また，明細書の発明の詳細な説明中の段落番号を【０００１】などと，表を【表１】などと，それぞれ記載する。）に記載されている測定装置（リガク社製試料水平型多目的Ｘ線回折装置「ＵｌｔｉｍａⅣ」（以下「ＵｌｔｉｍａⅣ」という。））やこれと同等以上の測定装置（例えば，ＳｍａｒｔＬａｂ）を用いれば測定可能である。また，後者の工程についても，当業者が使用することができる解析方法及び解析条件を適宜選択すれば回折プロファイルを解析することは可能であり，甲Ａ５結果及び甲Ｂ７結果を得るのに用いたＰＤＸＬは，その一例にすぎない。原告と被告らとの間で算出するＲａｔｅ（３Ｒ）に差異が生じているのは，解析条件の違いに起因するといえるところ，ＰＤＸＬは，被検試料の特性を考慮した解析条件を入力しなくても，ソフトウェアが自動的に解析条件を設定し，回折プロファイルを解析できる自動解析機能を有するが，同機能には限界があり，回折プロファイルのピークが不明瞭な場合，不合理な解に収束したり，解が発散したりするので，被検試料の特性を考慮した解析条件を作業者が手動で入力し，不合理な解に収束したり，解が発散したりしないようにすることが必要となる。しかし，被告らは，測定結果を収束させるように適切な解析条件を設定していないため，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきがあったり，甲Ａ５結果及び甲Ｂ７結果とかけ離れたりしたものである。したがって，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は一義的に算出することができ，本件各発明の構成要件を特定するパラメータとして機能し得るから，被告らの上記主張は理由がない。
(ｲ)被告らは，原告が本件訴訟提起前に交付したメモ（乙Ａ１）には，原告が被告製品ＡをＸ線回折法により測定し，これにより得られた回折プロファイルを解析して算出したＲａｔｅ（３Ｒ）（以下「乙Ａ１結果」という。）が記載されていたところ，乙Ａ１結果は原告が訴状に記載したＲａｔｅ（３Ｒ）（甲Ａ５結果）と大きく異なり，Ｒａｔｅ（３Ｒ）に再現性がないことを裏付けると主張する。
しかし，乙Ａ１結果は，ＳｍａｒｔＬａｂを用いて測定し，リガク社の黒鉛系炭素材料分析ソフトウェア「ＧＧＩｎｄｅｘ」のテスト段階のバージョン（以下「ＧＧＩｎｄｅｘ（β）」という。）により解析して算出したものであるところ，同ソフトウェアは，当時，未完成のものであって，一部のサンプルにつき解析結果が収束しない未完成のものであったから，乙Ａ１結果と甲Ａ５結果が相違することをもって，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が収束するように解析条件の選択を適切に行うことができないということはできず，被告らの上記主張は理由がない。
(2)構成要件１Ｃ及び２Ｃの充足性
ア構成要件１Ｃ及び２Ｃの解釈について
本件各明細書によれば，本件各発明は，従来，黒鉛系炭素素材から剥離されるグラフェンの量が少なく，グラフェンの生産効率が悪かったところ（【０００６】及び【０００７】），この課題を解決するための手段として，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）で規定されるＲａｔｅ（３Ｒ）（六方晶系黒鉛層と菱面晶系黒鉛層の総量に対する菱面晶系黒鉛層の比率）がある数値以上となっている黒鉛系炭素素材という物の発明を提供するものである（【０００８】）。
そして，「グラフェン前駆体」とは，「天然黒鉛に所定の処理を施すことでグラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる黒鉛系炭素素材」（【０００７】）を意味し，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「用いられる」とは，「用いることができる」という可能を意味する。
そうすると，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」とは，天然黒鉛に所定の処理を施すことで，グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる黒鉛系炭素素材として用いることができる黒鉛系炭素素材を意味すると解される。
イ被告製品Ａについて
被告製品Ａ１ないし３は，グラフェン前駆体として用いることができる黒鉛系炭素素材であるから，構成要件１Ｃを充足する。被告製品Ａ４ないし１１も，グラフェン前駆体として用いることができる黒鉛系炭素素材であるから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足する。
ウ被告製品Ｂについて
被告製品Ｂ６は，グラフェン前駆体として用いることができる黒鉛系炭素素材であるから，構成要件１Ｃを充足する。
被告製品Ｂ１ないし５も，グラフェン前駆体として用いることができる黒鉛系炭素素材であるから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足する。
エ被告らの主張に対する反論


(ｱ)被告らは，本件各発明は「天然黒鉛に所定の処理を施すことで，粉砕や超高温に加熱する処理では３０％程度までしか増えない菱面体晶（３Ｒ）の割合を，４０％以上まで増加させることに成功した」（【００２４】）ものであり，ここにいう「所定の処理」とは物理的力による処理及び電波的力による処理を真空又は気中において施すことを意味するから（【００１１】，【００１６】及び【００２７】ないし【００３５】），「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」（構成要件１Ｃ及び２Ｃ）を天然黒鉛に物理的力による処理及び電波的力による処理を施すことにより生成されたものに限定して解釈すべきであると主張する。
しかし，本件各発明は，単に黒鉛系炭素素材中の菱面晶系黒鉛層の割合を増加させるための方法の発明ではなく，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）で表されるＲａｔｅ（３Ｒ）がある数値以上である黒鉛系炭素素材という物の発明である。本件各発明が単に黒鉛系炭素素材中の菱面晶系黒鉛層の割合を増加させるための方法の発明であるとすれば，【発明が解決しようとする課題】において，従来の方法では菱面晶系黒鉛層の割合を増加させることができなかったことが記載されるべきであるが，本件各明細書にはそのような記載はない。この点に関し，「天然の黒鉛に所定の処理を施すことで」（【０００７】）との記載はあるものの，ここにいう「所定の処理」とは「何らかの処理」という意味であり，物理的力による処理及び電波的力による処理に限定しているものではない。したがって，物理的力による処理及び電波的力による処理を真空又は気中において施すことは，本件各発明を実現する方法の一つにすぎず，本件各発明の技術的範囲を限定するものではなく，被告らの上記主張は理由がない。
(ｲ)ａ被告らは，菱面体晶（３Ｒ）の割合が４０％以上の黒鉛系炭素素材は従来から存在していたから，本件各発明に新規性が認められるように解釈するためには，「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」（構成要件１Ｃ及び２Ｃ）を前記(ｱ)のとおり限定解釈する必要があると主張する。
ｂ本件各発明におけるＲａｔｅ(３Ｒ)は，六方晶系黒鉛層と菱面晶系黒鉛層の総量に対する菱面晶系黒鉛層の比率であり，単なる菱面晶黒鉛層の割合ではない。
そして，本件特許出願前に，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）で算出されるＲａｔｅ（３Ｒ）が４０％以上である黒鉛系炭素素材が存在したという事実はない。
ｃ原告は，欧州特許庁に対し，平成２８年９月３０日付け文書（乙Ａ６）を提出したが，そこには，「Ｄ２は，２０～５５％の“Ｒａｔｅ”を有する黒鉛粉末について述べている（段落［００２６］）。」との記載があるにすぎない。原告は，上記文書において，先行文献Ｄ２（乙Ａ３公報）が菱面体晶の存在割合が３０％以上５５％以下である黒鉛粉末を開示していることを認めたわけではなく，本件各発明の実施例と乙Ａ３公報の実施例との相違点を述べたにすぎず，本件各発明が物理的力による処理及び電波的力による処理によって生成されたグラフェン前駆体についての発明であると主張したものでもない。そもそも，乙Ａ３公報に記載されている「３０％以上５５％以下」がいかなる数式に基づく数値であるかは不明であるし，特許を受ける者は，各国における特許は別個独立のものであることを前提として，どのような権利範囲の特許を受けるか，特許を受けるためにどのような主張を行うかを国ごとに判断することになるから，欧州特許庁に提出した上記文書をもって本件各特許の権利範囲が限定されることはない。
ｄ被告らは，甲Ａ４文献において，菱面体晶黒鉛量αＲｈが４０％を上回ったことが指摘されていると主張する。
しかし，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は，六方晶系黒鉛層及び菱面晶系黒鉛層の総和に対する菱面晶系黒鉛層の比率であるところ，甲Ａ４文献に記載のある菱面体晶黒鉛量αＲｈは，これを算出するための数式が記載されておらず，何に対する菱面体晶黒鉛量を意味しているのかが明らかでない。被告らは，菱面体晶黒鉛量αＲｈが「ｃｏｎｔｅｎｔ   ｏｆｒｈｏｍｂｏｈｅｄｒａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅ    ｉｎｔｏｔａｌｃｒｙｓｔａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［％］」と定義されていると主張するが，これだけでは，「結晶総量中における菱面体晶の量」であるのか，「結晶総量中の，菱面体晶の量」であるのか，あるいはそれ以外の意味であるのか不明であるし，この表現のみからでは菱面体晶黒鉛量αＲｈを算出する式は不明であるから，Ｒａｔｅ（３Ｒ）と同義であるとはいえない。
また，本件各明細書で非特許文献１として紹介する文献「黒鉛の磨砕にともなう構造変化」（乙Ａ２４。以下「乙Ａ２４文献」という。）の「αＲｈ」について，これが「菱面体晶黒鉛の量」であることは乙Ａ２４文献に記載されているが，これを算出するための数式は記載されておらず，原告は，上記「αＲｈ」とＲａｔｅ（３Ｒ）が同様又は類似の概念であると仮定して，本件各明細書（【００２１】及び【００２４】）に記載したものであるから，上記「αＲｈ」がＲａｔｅ（３Ｒ）そのものであると捉えていたものではない。
したがって，菱面体晶黒鉛量αＲｈが４０％以上であることのみをもって，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）で算出されるＲａｔｅ（３Ｒ）が４０％以上であることを特徴とする黒鉛粉砕生成物が開示されていたとはいえない。
ｅ以上のとおり，被告らの前記の主張は理由がない。(ｳ)被告らは，被告製品Ａ３ないし６並びにＢ１及び２は結晶性の低い土状黒鉛であり，グラフェン前駆体という用途に適さないものであるから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足しないと主張する。


しかし，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が増えると，当該黒鉛系炭素素材を前駆体として用いることでグラフェンが剥離しやすくなるという本件各発明の効果は，本件各明細書に実施例として記載のある鱗片状黒鉛のみならず，土状黒鉛を含む他の種類の黒鉛系炭素素材にも妥当する。そもそも鱗片状黒鉛，土状黒鉛，膨張黒鉛といった分類は，「肉眼で目に見えるほどに結晶がよく発達した鱗状黒鉛と顕微鏡下で結晶が確認される程度の土状黒鉛とに分類される」（甲Ａ１８）といった厳密とはいえない分類の仕方からわかるように，黒鉛粉末の製造販売業者が便宜上設けた分類にすぎない。
土状黒鉛に限らず，一般的に結晶性の低い黒鉛をグラフェン前駆体として用いてグラフェンを生成することもあり，結晶性の低い黒鉛がグラフェンの材料として適していないことを裏付ける科学的論拠はない。土状黒鉛がグラフェンを生成する際の原料として用いられていることは，多数の特許公報等（甲Ａ３５ないし４１）からも明らかである。したがって，被告らの上記主張は理由がない。
(ｴ)被告らは，被告製品Ａ３ないし６並びにＢ１及び２について，その原材料である土状黒鉛の原鉱石のＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上であり，本件各明細書に「天然黒鉛は，発掘された段階では菱面体晶が殆ど存在しない」（【００２１】）と記載されていることからすると，本件各発明に係る「黒鉛系炭素素材」に土状黒鉛の原鉱石，ひいては土状黒鉛は想定されていないというべきであると主張する。
しかし，被告らが主張する原鉱石が，発掘された段階での黒鉛であることの証拠はなく，発掘されてから被告らが入手するまでの間に，約３００℃の加熱による乾燥処理しか行われていないことや５ｍｍ（＝５０００μｍ）以下程度の大きさへの粗砕しか行われていないことを裏付ける証拠もない。
したがって，被告らが主張するＲａｔｅ（３Ｒ）は，発掘後，何らの処理も行われていない原鉱石についてＸ線回折法による測定及び解析をしたものとは認められないから，被告らの上記主張は理由がない。(ｵ)被告らは，一般的に，土状黒鉛は，その粒子が鱗状黒鉛と比較して小さく，層間のファンデルワールス相互作用力が全体として小さくなるため，はがれやすいという特徴があり，このような特徴は本件特許出願前から周知であったから，当業者は，土状黒鉛について，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上であることとグラフェンが剥離しやすいこととの間に因果関係があると考えることはないと主張する。しかし，当業者の認識を踏まえた因果関係を議論する必要はないし，被告らは，Ｒａｔｅ（３Ｒ）がグラフェンの剥離しやすさに影響を与えていないことを一切立証していないから，被告らの上記主張は理由がない。
(ｶ)被告らは，被告製品Ａ７ないし１１及びＢ３ないし５は膨張化黒鉛（膨張黒鉛）であるところ，膨張化黒鉛はその製造工程において黒鉛層間に無機酸が挿入され，黒鉛層間の距離が広げられたためにグラフェンが剥離しやすくなったものであり，「所定の処理を施すこと」（本件各明細書【０００７】）によりグラフェンが剥離しやすくなったものではないから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足しないと主張する。しかし，前記(ｳ)のとおり，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が増えると，当該黒鉛系炭素素材を前駆体として用いることでグラフェンが剥離しやすくなるという本件各発明の効果は，鱗片状黒鉛のみならず他の種類の黒鉛系炭素素材にも妥当する。
膨張化黒鉛（膨張黒鉛）が，一般的にグラフェンが剥離しやすい性質を有するものであるとしても，そのことにより，六方晶系黒鉛層と菱面晶系黒鉛層との総和に対する菱面晶系黒鉛層の比率がグラフェンの剥離しやすさに影響を与えていないことにはならない。被告製品Ａ７ないし１１及びＢ３ないし５について，グラフェンが剥離しやすいという効果を奏することに争いはないところ，本件各発明のメカニズムを一切利用していないことの証拠はない。
したがって，被告らの上記主張は理由がない。
(3)小括
以上に加え，前記前提事実(6)によれば，被告製品Ａ１ないし３及びＢ６は，本件発明１の構成要件１Ａないし１Ｃを全て充足するから，本件発明１の技術的範囲に属し，被告製品Ａ４ないし１１及びＢ１ないし５は，本件発明１の構成要件１Ａないし１Ｃ及び本件発明２の構成要件２Ａないし２Ｃをいずれも全て充足するから，本件各発明の技術的範囲に属する。
（被告らの主張）
(1)構成要件１Ａ，２Ａ，１Ｂ及び２Ｂの充足性
ア被告製品ＡのＲａｔｅ（３Ｒ）について
被告らは，被告製品Ａについて，同一のロットのサンプルをそれぞれ３ないし５回，ＳｍａｒｔＬａｂで測定を行い，この測定結果をＰＤＸＬを用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙３Ｒａｔｅ（被告伊藤）の番号２の列記載のとおりの結果を得た（乙Ａ９。以下「乙Ａ９結果」という。）。
イ被告製品ＢのＲａｔｅ（３Ｒ）について
被告らは，被告製品Ｂについて，同一のロットのサンプルをそれぞれ３回，ＳｍａｒｔＬａｂで測定を行い，この測定結果をＰＤＸＬを用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙４Ｒａｔｅ（被告西村）の番号２の列記載のとおりの結果を得た（乙Ａ１７。以下「乙Ａ１７結果」という。）。なお，被告製品Ｂ３及び５は被告製品Ａ７と，被告製品Ｂ４は被告製品Ａ８と，それぞれ同一の製品である。
ウＲａｔｅ（３Ｒ）の再現性がないこと
(ｱ)乙Ａ９結果及び乙Ａ１７結果のとおり，被告製品Ａ３ないし１１及びＢ１ないし５について，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にはばらつきが認められ，３１％未満のものと３１％以上のものが混在したり，原告が主張する数値（甲Ａ５結果及び甲Ｂ７結果）とかけ離れていたりする。このように，同じ測定条件及び測定方法で，同じロットのサンプルを測定し，同じ解析条件で解析をしているにもかかわらず，測定結果に基づく解析結果が有意に異なっている。


また，原告代表者は，本件訴訟提起前の平成３１年２月初旬，被告伊藤代表者の親戚に対し，原告がＸ線回折法による測定により得られた回折プロファイルを解析して算出した被告製品ＡのＲａｔｅ（３Ｒ）（乙Ａ１結果）を記載したメモを交付した。このメモに記載された乙Ａ１結果は，別紙３Ｒａｔｅ（被告伊藤）の番号３の列記載のとおりであり，原告が訴状に記載したＲａｔｅ（３Ｒ）（甲Ａ５結果）とは大きく異なっており，両者には誤差の範囲とは認められない実質的な違いがある。これに対し，原告は，上記の違いが存在するのは一部のサンプルにつき解析結果が収束しない未完成のＧＧＩｎｄｅｘ(β)を用いて解析したためであると主張する。しかし，そもそも乙Ａ１結果がＧＧＩｎｄｅｘ（β）を用いて解析された結果であることを裏付ける証拠はないし，乙Ａ１結果と甲Ａ５結果の数値の相違が，ＧＧＩｎｄｅｘ（β）が抱えるバグによるものであることを裏付ける証拠もない。
したがって，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は本件各発明の構成要件を特定するパラメータとして機能していないというべきである。
(ｲ)被告らは，被告各製品をＳｍａｒｔＬａｂを用いて測定し，その測定結果をＰＤＸＬの自動解析機能を利用して解析することにより，構成要件１Ｂ及び２ＢのＰ３（菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）の（１０１）面のピーク強度）及びＰ４（六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面のピーク強度）の各数値を得たものであるが，乙Ａ９結果によれば，各回折プロファイルは，試料間で若干の違いは認められるものの，製品ごとに概ね共通しているといえる。しかし，回折プロファイルを解析して得られたＰ３及び４の違いは顕著であり，Ｒａｔｅ（３Ｒ）に違いを生ずる原因の一つは，解析工程にあるといえる。
そして，被告製品Ａ１及び２のＲａｔｅ（３Ｒ）に関し，被告らが行った乙Ａ９結果は，原告が行った甲Ａ５結果及び乙Ａ１結果と比較して，安定した解析結果となっていることからすると，被告らの解析手法に問題がないことは明らかである。
原告は，当業者が通常行うように，得られた回折プロファイルを適切な手段により解析すればよいだけであり，一義的なＲａｔｅ（３Ｒ）を算出することができない原因が被告らにあるかのように主張する。しかし，被告ら黒鉛材料メーカーの大部分は，通常の業務において黒鉛製品の回折プロファイルを解析することはないから，これを解析するための適切な手法の内容等は，基本的に被告らの知るところではない。被告らは，ＰＤＸＬにおいて自動的に設定される解析条件を用いると同じロットの黒鉛製品の試料間で解析値がばらつく場合にどのように対処すべきか，数値を収束させなければならないとすればどの数値に収束すべきか，その数値に収束させるために解析条件をどのように設定すべきかについて，客観的に確立した基準や方法が存在していたとしても，本件各明細書にそれらが記載されていない以上知ることができず，これは黒鉛材料メーカーの技術水準からすればごく自然なことである。また，原告は，Ｐ３及び４がばらつく場合，測定結果を収束させるように適切な解析条件を設定する必要があると主張するが，どの数値に収束するように解析条件を選択するか，そのためにどのように解析条件を設定するかについて，解析者が適宜定めることができるとすると，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が４０％以上になるようにＰ３及び４が収束する解析条件を設定することも可能になり，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が客観的なパラメータとして機能しないことになる。
(ｳ)前記(ｲ)のとおり，回折プロファイルは製品ごとに試料間で概ね共通しているにもかかわらずＲａｔｅ（３Ｒ）がばらつきが生ずるのは，回折プロファイルにおけるピークがシャープでないため，Ｐ３及び４（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）に対応するピークが一意に定まらないことにも起因すると考えられる。
このことは，回析プロファイルのピークが土状黒鉛製品や膨張化黒鉛製品のそれよりシャープである鱗片状黒鉛製品については，自動解析機能により得られた解析結果から算出されるＲａｔｅ（３Ｒ）が安定していることからもわかる。回折プロファイルのピークがブロードになる理由としては，個々の結晶子の結晶性（周期性，ひずみ），バルクとしての結晶性が不均一であることが挙げられる。土状黒鉛及び膨張化黒鉛は，その性質上，鱗片状黒鉛と比べ，バルクとして結晶性の均一性が劣るため，回折プロファイルにおけるピークの幅がブロードになると理解される。
このように，黒鉛の種類や結晶状態によって回折プロファイルのピークがシャープであるか否かの差異が生じ，安定したＲａｔｅ（３Ｒ）を算出することができたりできなかったりするので，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は黒鉛に係る発明を特定する事項として適切とはいい難い。(ｴ)以上のとおり，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は，再現性をもって算出することができないから，構成要件で定めるパラメータとして不適切である。
エ小括
以上のとおり，被告製品Ａ３ないし１１及びＢ１ないし５のＲａｔｅ（３Ｒ）には再現性がなく，定量的な測定ができず，土状黒鉛である被告製品Ａ３ないし６及びＢ１及び２の各回折プロファイルにおいては，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を算出する基礎となる２つのピークが「ピーク」としての体をなしていないことからすると，被告製品Ａ３ないし１１及びＢ１ないし５は，構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足するとは認められない。
(2)構成要件１Ｃ及び２Ｃの充足性
ア構成要件１Ｃ及び２Ｃの解釈について


(ｱ)本件各明細書には，次のような記載がある。すなわち，天然黒鉛は，層の重なり方によって六方晶，菱面体晶及び無秩序の３種類の結晶構造に区別され（【００２０】），発掘された段階では菱面体晶がほとんど存在せず，物理的力や熱によって処理することにより菱面体晶の比率を増加させたとしても３０％程度にとどまっていたところ（【００２１】），本件各発明は，「天然黒鉛に所定の処理を施すことで，粉砕や超高温に加熱する処理では３０％程度までしか増えない菱面体晶（３Ｒ）の割合を，４０％以上まで増加させることに成功した」（【００２４】）ものである。そして，この「所定の処理」とは，物理的力による処理及び電波的力による処理を真空又は気中において施すことを意味する（【００１１】，【００１６】及び【００２７】ないし【００３５】）。このような特徴を持つ黒鉛系炭素素材をグラフェン前駆体として用いることにより，簡単に高濃度又は高分散されたグラフェン溶液等が得られるとの知見を得たという。
したがって，本件各発明の技術的意義は，天然黒鉛に「所定の処理」，すなわち物理的力による処理及び電波的力による処理を施すことにより，従来，３０％程度までしか増えなかった菱面体晶（３Ｒ）の割合を４０％以上にまで増加させることに成功し，このような特徴を持つ黒鉛系炭素素材をグラフェン前駆体として提供することにあると理解される。
(ｲ)しかし，実際には，菱面体晶（３Ｒ）の割合が４０％以上の黒鉛系炭素素材は，従来から存在していた。
すなわち，原告は，本件各発明に関して，本件特許出願を優先権主張の基礎として平成２７年２月２７日にＰＣＴ国際出願をし，当該国際出願に基づき，欧州特許庁に国内移行した特許出願（ＥＰ１５７２７８６４．９）をした（同出願の当初の請求項１及び２は，本件発明１及び２にそれぞれ対応する。）。平成２８年３月４日に発行された同出願に関する拡大された欧州調査報告書に含まれていた欧州調査意見書（乙Ａ５の１ないし３）には，同出願の請求項１及び２について，先行文献Ｄ１ないし３との関係で新規性又は進歩性が欠如している旨の意見が記載されており，このうち先行文献Ｄ２は乙Ａ３公報であった。これに対して，原告は，同年９月３０日付け提出文書（乙Ａ６）において，先行文献Ｄ２（乙Ａ３公報）に「菱面体晶の存在割合が３０％以上５５％以下である黒鉛粉末」（【００２６】）が開示されていることを認めつつ，「当該黒鉛粉末は，ボールミル（物理的力による処理）及びジェットミル（物理的力による処理）の組み合わせにより生成されている（段落［００２６］）。ところで，ジェットミルにおける超音波処理は，超音波は電波ではないので，電波的力処理にあたらない。したがって，Ｄ２において，当該黒鉛粒子は物理的力による処理だけで生成されたものである。更にＤ２は，原料の型式番号や黒鉛粉末を生成するためのハンマーミルやジェットミルの運転条件等の具体的な条件を開示していない。それ故，Ｄ２は，３１％以上の“Ｒａｔｅ”に関して実施可能な開示があるとはいえず，したがって，請求項１の内容（ｓｕｂｊｅｃｔｍａｔｔｅｒ）の新規性を喪失させるものではない」と説明した。
(ｳ)また，甲Ａ４文献では，黒鉛をジェットミル等により粉砕した粉砕生成物をＸ線回折法により測定した結果について，菱面体晶黒鉛量αＲｈが気体に窒素又は空気いずれを用いた場合も４０％を上回ったことが示されている。
ここで，菱面体晶黒鉛量αＲｈとは，（１０１）Ｈと（１０１）Ｒｈの積分強度比を理論強度比と比較することにより求めた菱面体晶の生成割合で，甲Ａ４文献には，菱面体晶黒鉛αＲｈの定義として，「ｃｏｎｔｅｎｔｏｆ    ｒｈｏｍｂｏｈｅｄｒａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅ    ｉｎｔｏｔａｌｃｒｙｓｔａｌ    ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［％］」と記載されており，菱面体晶黒鉛αＲｈが結晶総量，すなわち六方晶系黒鉛層と菱面晶系黒鉛層の総和に対する菱面晶系黒鉛層の量を意味していることは明白である。
上記の菱面体晶黒鉛量αＲｈは文献乙Ａ２４文献にも登場するところ，乙Ａ２４文献は，本件各明細書の非特許文献１として紹介され，本件各明細書中の「精製時における破砕を長時間行っても，菱面体晶の比率は３０％程度で収束することが知られている」（【００２１】）との記載の根拠とされていることからすると，菱面体晶黒鉛量αＲｈは，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）で規定されるＲａｔｅ（３Ｒ）と同義といえる。
原告は，乙Ａ２４文献における「αＲｈ」をＲａｔｅ（３Ｒ）と同様ないし類似の概念であると仮定して本件各明細書（【００２１】及び【００２４】）に記載したものであり，乙Ａ２４文献における「αＲｈ」がＲａｔｅ（３Ｒ）であると捉えていたわけではないと主張する。しかし，この主張を裏付ける記載は本件各明細書には見当たらないし，本件各明細書においては，非特許文献１として乙Ａ２４文献を引用し，何らの留保もすることなく，「精製時における粉砕を長時間行っても，菱面体晶の比率は３０％程度で収束することが知られている」（【００２１】）などと記載されているのであるから，本件各明細書において，乙Ａ２４文献における「αＲｈ」とＲａｔｅ（３Ｒ）とが同一視されていることは明らかである。


したがって，Ｒａｔｅ（３Ｒ）並びに甲Ａ４文献及び乙Ａ２４文献における菱面体晶黒鉛量αＲｈは同一視することができるものである。(ｴ)前記(ｲ)及び(ｳ)のとおり，本件特許出願前に，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）で算出されるＲａｔｅ（３Ｒ）が一定数値以上である黒鉛系炭素素材は開示されていたから，本件各発明に新規性が認められるように解釈をすると，本件各発明の技術的意義は，菱面体晶の割合を４０％以上に増加させるために，天然黒鉛に物理的力による処理のみならず電波的力による処理を施した点にあり，「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」（構成要件１Ｃ及び２Ｃ）は，天然黒鉛に物理的力による処理及び電波的力による処理を施すことにより生成されたものに限定して解釈すべきである。
(ｵ)原告は，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」とは，天然黒鉛に所定の処理を施すことでグラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる黒鉛系炭素素材として用いることができる黒鉛系炭素素材を意味し，構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足する場合は，構成要件１Ｃ及び２Ｃも充足するのが通常であると主張する。
しかし，構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足するときは構成要件１Ｃ及び２Ｃも充足するとすれば，構成要件１Ｃ及び２Ｃは発明特定事項としての機能がほぼないに等しいということになり，妥当でない。また，前記(ｱ)のとおり，本件各明細書の記載によれば，「所定の処理」とは，「電波的力による処理」と「物理的力による処理」との併用を指すものと理解すべきであり，「グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる」という判断基準は，必ずしも明らかではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ被告製品Ａについて
(ｱ)被告製品Ａ１及び２は，鱗片状黒鉛であるところ，被告伊藤は，輸入先においてジェットミルにより粉砕されたものを輸入し，分級処理を行って梱包している。
したがって，被告製品Ａ１及び２は，その製造工程において電波的力による処理が施されておらず，構成要件１Ｃを充足しない。(ｲ)ａ被告製品Ａ３ないし６は，土状黒鉛であるところ，輸入先から受け入れた後，被告製品Ａ３は，精錬処理（混錬機による粉砕），脱水，乾燥及び微粉砕処理（微粉砕機による粉砕）を経て梱包され，被告製品Ａ４ないし６は，微粉砕処理を経て梱包される。このように，被告製品Ａ３ないし６は，その製造工程において電波的力による処理を施されていない。
ｂまた，Ｘ線回折法による測定により得られた回折プロファイルにおいて，回折線の角度が４３．３°付近及び４６°付近に菱面体晶に帰属されるピークが観察されることが知られているところ，被告製品Ａ３ないし６の各回折プロファイル（甲Ａ５の３ないし６）において，いずれもについても４３．３°付近のピークはほとんど確認できず，被告製品Ａ３，４及び６については４６°付近のピークは観察されず，被告製品Ａ５についても当該ピークは微弱である。土状黒鉛は一般的に結晶性が低いことで知られており，上記のとおり実際に結晶性の低い被告製品Ａ３ないし６がグラフェン前駆体の用途に適しているといえるかは疑問である。
ｃさらに，被告製品Ａ３ないし６の原材料である土状黒鉛の原鉱石のＲａｔｅ（３Ｒ）は３２．１０ないし６７．０８％であったところ（乙Ａ９），発掘された段階で既にＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上であり，本件各明細書の「天然黒鉛は，発掘された段階では菱面体晶が殆ど存在しない」（【００２１】）との記載に反するものであるから，本件各発明に係る「黒鉛系炭素素材」の原料となる天然黒鉛には土状黒鉛の原鉱石は含まれておらず，上記「黒鉛系炭素素材」として土状黒鉛は想定されていないというべきである。ｄそして，本件各発明の「グラフェン前駆体」に該当するというためには，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上ないし４０％以上であることを特徴とする黒鉛系炭素素材をグラフェン前駆体として用いることと，グラフェンに剥離しやすくなるとの作用効果との間に，当業者の認識を踏まえた因果関係が認められることを要すると解すべきである。この点，一般的に，粒子の大きさが１００μｍ以上の鱗状黒鉛と比較して，土状黒鉛の粒子は数μｍないし数十μｍと小さく，粒子が小さいほど層間のファンデルワールス相互作用力が全体として小さくなるため，土状黒鉛にははがれやすいという特徴があり，このような特徴は本件特許出願前から周知であった。そうすると，土状黒鉛について，当業者は，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上であることとグラフェンが剥離しやすいこととの間に因果関係があると考えることはない。
ｅ以上のとおり，被告製品Ａ３ないし６は，その製造工程において電波的力による処理が施されておらず，結晶性が低いため，グラフェン前駆体という用途に適するといえるかは疑問があり，本件各発明が前提とするグラフェン前駆体を生成するための天然黒鉛に由来しないものである上，仮に，グラフェンが剥離しやすいという特徴があったとしても，Ｒａｔｅ（３Ｒ）との間に因果関係は認められないから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足しない。
(ｳ)被告製品Ａ７ないし１１は膨張化黒鉛であるところ，膨張化黒鉛は，膨張黒鉛（膨張前）を膨張させ，プレスすることにより作られたグラファイトシートを裁断し，粉砕した粉末である。そして，膨張黒鉛（膨張前）は，酸化黒鉛を含む黒鉛の層間化合物を高温下で急激に熱分解し，黒鉛層間を層面（六角網平面）に垂直な方向に膨張化させた芋虫状の嵩高い粉末である。


上記の酸化黒鉛（グラフェンオキサイド）は，本件特許出願前から，黒鉛からグラフェンを製造する工程において作成される中間体として広く知られており，ＷＯ２０１４／１７５４４９（乙Ａ２６）にも，「一方，近年，グラファイトからグラフェンを製造する方法として，次の２つの手法が主に用いられている。一つは，グラファイトを酸化した後，水中で剥離してグラフェンオキサイドを得る方法である（非特許文献２）。もう一つの手法は，溶媒又は界面活性剤溶液中でグラファイトを超音波処理などで剥離（液相剥離）し，液中で分散したグラフェンを得る方法である（非特許文献２～３）。」（【０００４】）との記載がある。そして，膨張化黒鉛は，酸化黒鉛を含む黒鉛層間化合物を出発原料としているので，上記のグラフェンシートに剥離しやすい性質を黒鉛層間化合物から受け継いでいると解される。
したがって，被告製品Ａ７ないし１１は，その製造工程において電波的力による処理が施されておらず，また，酸化黒鉛を含む黒鉛層間化合物を出発原料としているからグラフェンが剥離しやすいのであって，六方晶系黒鉛層に対する菱面晶系黒鉛層の割合を高くすることによりグラフェンの剥離しやすさが増すという技術的思想に基づいておらず，「所定の処理を施すこと」により「グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散させることができる」（本件各明細書【０００７】）ものでもないから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足しない。
ウ被告製品Ｂについて
(ｱ)被告製品Ｂ１及び２は，土状黒鉛であるところ，その製造工程において，電波的力による処理は施されていない。
また，前記イ(ｲ)ｂと同様に，被告製品Ｂ１及び２の各回折プロファイル（甲Ｂ７の１，２）において，いずれも，回折線の角度が４３．３°付近のピークはほとんど確認できず，４６°付近のピークは観察されず，グラフェン前駆体の用途に適しているとはいえない。さらに，前記イ(ｲ)ｃ及びｄのとおり，本件各発明が前提とするグラフェン前駆体を生成するための天然黒鉛に由来せず，仮に，グラフェンが剥離しやすいという特徴があったとしても，Ｒａｔｅ（３Ｒ）との間に因果関係は認められない。
したがって，被告製品Ｂ１及び２は，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足しない。
(ｲ)被告製品Ｂ３ないし５は，膨張化黒鉛に分類されるところ，前記イ(ｳ)のとおり，その製造工程において電波的力による処理は施されておらず，また，「所定の処理を施すこと」により「グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散させることができる」（本件各明細書【０００７】）ものではないから，構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足しない。
(ｳ)被告製品Ｂ６は，その製造工程において電波的力による処理を施されていない。
したがって，被告製品Ｂ６は，構成要件１Ｃを充足しない。
(3)小括
以上のとおり，被告製品Ａ１及び２並びにＢ６は本件発明１の構成要件１Ｃを充足せず，被告製品Ａ３は構成要件１Ａないし１Ｃを充足しないから，いずれも本件発明１の技術的範囲に属しない。また，被告製品Ｂ２は本件発明１の構成要件１Ｃ及び本件発明２の構成要件２Ｂ及び２Ｃを充足せず，被告製品Ａ４ないし１１並びにＢ１及び３ないし５は構成要件１Ａないし１Ｃ及び２Ａないし２Ｃを充足しないから，いずれも本件各発明の技術的範囲に属しない。
２争点２－１（乙Ａ３公報を引用例とする新規性欠如）について
（被告らの主張）
(1)乙Ａ３公報に記載された発明
乙Ａ３公報には，非水電解液二次電池の正極部に導電材として含まれる黒鉛材料をＸ線広角回折法により測定したとき，菱面体晶に帰属される（１０１）回折線のピーク面積，六方晶に帰属される（１０１）回折線のピーク面積をそれぞれｒ（１０１），ｈ（１０１）とし，黒鉛結晶全体に含まれる菱面体晶系の存在割合を｛ｒ（１０１）×１２／１５｝／｛ｒ（１０１）×１５／１２＋ｈ（１０１）｝とすると，菱面体晶系の存在割合を３０％以上５５％以下とすることが記載されている。そして，乙Ａ３公報には，実施例として，電池Ｄに使用された菱面体晶の存在割合が５４％である黒鉛材料及び電池Ｉに使用された菱面体晶の存在割合が５０％である黒鉛材料が記載されている。
したがって，乙Ａ３公報には，以下の発明が記載されているといえる（以下「乙Ａ３発明」といい，分説した各構成要件につき，頭書の記号に従って「構成要件ａ」などという。）。
ａ   菱面晶体黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，ｂ   ｛ｒ（１０１）×１２／１５｝／｛ｒ（１０１）×１５／１２＋ｈ（１０１）｝に示される式（式①）で計算される菱面体晶黒鉛層の割合
が３０％以上５５％以下である，
（ｒ（１０１）は菱面体晶に帰属される（１０１）回折線のピーク面積であり，ｈ（１０１）は六方晶に帰属される（１０１）回折線のピーク面積をいう。）
ｃ   黒鉛系炭素素材
(2)本件各発明と乙Ａ３発明との対比


ア乙Ａ３発明の構成要件ａは，構成要件１Ａ及び２Ａと一致する。イ乙Ａ３公報の【００１５】ないし【００１９】によれば，式①の補正係数１５／１２の技術的な意味にかかわらず，式①は，Ｘ線広角回折法によって菱面体晶に帰属される（１０１）回折線のピーク面積であるｒ（１０１）と，同様に測定された六方晶に帰属される（１０１）回折線のピーク面積であるｈ（１０１）の合計に対するｒ（１０１）の比率を示し，乙Ａ３公報に記載された黒鉛材料に含まれる黒鉛結晶全体に占める菱面体晶の割合を定義していることは明確である。そして，式①により算出される割合が一意に定まれば，ｒ（１０１）とｈ（１０１）との割合も一意に決まり，ｒ（１０１）とｈ（１０１）はそれぞれＲａｔｅ（３Ｒ）を算出する基礎となるＰ３及びＰ４に対応することから，Ｒａｔｅ（３Ｒ）も一意に定まるといえる。したがって，乙Ａ３発明の構成要件ｂを充足する黒鉛系炭素素材は本件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂも充足することになるので，乙Ａ３発明の構成要件ｂは，本件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂと同一であるといえる。
ここで，式①により算出される割合が３０％以上５５％以下であるとすると，これをＲａｔｅ（３Ｒ）に換算すると，約４１ないし８３％となるので，この点からも，乙Ａ３発明の構成要件ｂは，本件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂと一致するということができる。
また，乙Ａ３公報に接した当業者は，式①の分子のｒ（１０１）に乗じている１２／１５が１５／１２の誤記であると理解することも考えられるが，そうであるとすると，乙Ａ３発明の構成要件ｂは，｛ｒ（１０１）×１５／１２｝／｛ｒ（１０１）×１５／１２＋ｈ（１０１）｝に示される式により算出される割合が３０％以上５５％以下であることとなり，これをＲａｔｅ（３Ｒ）に換算すると，約２５ないし４９％となる。したがって，式①に上記誤記があったとしても，乙Ａ３発明の構成要件ｂは，構成要件１Ｂ及び２Ｂと一致するということができる。
ウ仮に，前記１（原告の主張）(2)アのとおり，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」とは，天然黒鉛に所定の処理を施すことで，グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる黒鉛系炭素素材として用いることができる黒鉛系炭素素材であると解した場合，上記「グラフェン前駆体」とは，黒鉛の種類や物性，用途を制限するものではなく，「グラフェンの材料になり得るもの」という程度の意味しか持たず，上記「グラフェン前駆体として用いられる」とは，（実用的か否かは問わず）グラフェンの材料として用いることができることを意味すると解される。
そうすると，乙Ａ３公報が開示する黒鉛Ｄ及びＩは，鱗片状の人造黒鉛を粉砕して得たものであり（【００４２】），グラフェンの材料として用いることができるから，乙Ａ３発明の構成要件ｃは，本件各発明の構成要件１Ｃ及び２Ｃと一致する。
エ以上によれば，本件各発明は，乙Ａ３発明と全て一致するから，乙Ａ３公報にその全てが記載されていると認められる。
よって，本件各発明は，いずれも乙Ａ３公報に記載されている発明であるから，新規性欠如の無効理由が認められる（法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号）。
(3)原告の主張に対する反論
ア原告は，乙Ａ３発明の式①が本件各発明の式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）とは異なるものであり，式①において，分母のｒ（１０１）には１５／１２を乗じながら，分子のｒ（１０１）には１２／１５を乗じており，当該補正係数が何を意味するのかも明らかではないため，それが誤記であるか否かを判別できず，これにより算出された数値がいかなるものかを把握できないから，その点で乙Ａ３発明と本件各発明とが相違すると主張する。しかし，乙Ａ３公報には，「補正係数１５／１２（六方晶構造と菱面体晶構造における単位格子の体積比）」（【００１８】）と記載されており，その意味は明確である。また，本件特許出願当時，黒鉛結晶全体に含まれる菱面体晶系の存在割合という概念は，黒鉛材料の特性を示す指標として一般に用いられており，乙Ａ３公報に接した当業者は，式①の分子のｒ（１０１）に乗じられている１２／１５が誤記であるか否かを直ちに判別することができなかったとしても，誤記であるとして，又は誤記ではないとして，式①からそれぞれ数値を算出し，Ｒａｔｅ（３Ｒ）も算出することが可能である。
したがって，原告の上記主張に係る点は本件各発明と乙Ａ３発明との相違点ではない。
イ原告は，本件各発明は天然黒鉛を原料とするのに対し，乙Ａ３発明は天然黒鉛を原料としないと主張する。
しかし，乙Ａ３公報には，乙Ａ３発明に係る黒鉛材料の出発原料として天然黒鉛が挙げられているから（【００２１】），乙Ａ３発明の黒鉛材料は当然に天然黒鉛を含むものである。
したがって，原告の上記主張に係る点は本件各発明と乙Ａ３発明との相違点ではない。


ウ原告は，本件各発明では天然黒鉛のＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上であるが，乙Ａ３発明において開示されている天然黒鉛のＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上又は４０％以上ではないと主張する。しかし，乙Ａ３公報の【００１９】，【００２１】等の記載によれば，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上の天然黒鉛由来の黒鉛材料が開示されていることは明らかである。そして，欧州特許庁の審判体は，乙Ａ３公報に関し，その特性により定義される対象物について，当該黒鉛系炭素素材が何に由来するかは関係がなく，本件各発明に係る黒鉛系炭素素材と同じものであるとの見解を示しており，これは被告らの主張に沿うものである。したがって，原告の上記主張に係る点は本件各発明と乙Ａ３発明との相違点ではない。
エ原告は，乙Ａ３公報の記載（【００２６】）を根拠に，乙Ａ３発明は，黒鉛が薄片状に粉砕されてしまう状況，すなわち菱面体晶の割合が高い状況を好ましくないとするものであるから，菱面体晶の割合を高くして黒鉛がグラフェンに剥離しやすくなることを目指した本件各発明とは相違すると主張する。
しかし，乙Ａ３公報には，「雰囲気中に酸素あるいは水分が存在すると，」「粒子は薄片状に粉砕され」，「粒子が立体的に且つ超微粉に粉砕され」る場合と比較して，「菱面体晶の生成量が大きくな」らないと記載され（【００２６】），また，「菱面体晶を効率よく生成させることも可能である」（【００２７】）とも記載されていることからすると，乙Ａ３発明は，本件各発明と同様の技術的思想に基づくものというべきであり，剥離しにくい黒鉛を好ましいものと捉えているものではない。なお，乙Ａ３発明において「劈開的な粉砕により粒子が薄片状に粉砕されてしまうのが好ましくない」のは，乙Ａ３発明に係る黒鉛材料が，充放電サイクル特性に優れた非水電解液２次電池の正極合剤の導電剤の用途を想定しているからである（【０００６】ないし【００１１】）。つまり，乙Ａ３発明の黒鉛材料は，非水電解液２次電池の正極合剤の導電剤に用いられた場合に初期充放電サイクルにおいて層間へのインターカレーションが抑制されてグラフェンの剥離が起こりにくいという意味で「剥がれにくい」のであって，機械的な剥離のしやすさとは無関係である。したがって，原告の上記主張に係る点は本件各発明と乙Ａ３発明との相違点ではない。
（原告の主張）
本件各発明と乙Ａ３発明との間には，以下の相違点が認められる。(1)乙Ａ３公報の請求項１には，黒鉛結晶全体に含まれる菱面体晶系の存在割合を求める式として，｛ｒ（１０１）×１２／１５｝／｛ｒ（１０１）×１５／１２＋ｈ（１０１）｝（式①）と記載されている。しかし，式①は式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）とは異なり，これにより算出される数値もＲａｔｅ（３Ｒ）とは異なるものである。また，補正係数１５／１２が何を意味するのかが当業者にとって明らかではないため，式①において，分母のｒ（１０１）には１５／１２を乗じながら，分子のｒ（１０１）には１２／１５を乗じていることについても，誤記であるか否かを判別することができず，これにより算出された数値がいかなるものであるのかを把握することができない。
したがって，本件各発明は黒鉛のＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上であるのに対し，乙Ａ３発明は黒鉛のＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上であることが明らかでない。
(2)前記１（原告の主張）(2)アのとおり，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」とは，天然黒鉛に所定の処理を施すことで，グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる黒鉛系炭素素材として用いることができる黒鉛系炭素素材を意味すると解される。
乙Ａ３公報には，「人造黒鉛は有機材料を熱処理することで生成される。この出発原料となる有機材料としては，各種ピッチなどが代表的である。ピッチとしては，コールタール，エチレンボトム油，原油などを高温熱分解，蒸留，抽出，熱重縮合，及び化学重縮合などの操作によってコールタールピッチ，石油ピッチなどが得られる。またナフタレン，フェナントレン，アントラセン，ピレン，ペリレン，アセナフチレンなどの縮合多環炭化水素化合物，その他，これらの誘導体，あるいは混合物及びポリ塩化ビニル樹脂などの有機高分子化合物もピッチの原料として使用可能である。これらのピッチ及びピッチの原料は，炭化過程の途中約３５０℃程度の温度で液相化し，その温度で保持することによって芳香環どうしが縮合・多環化したものが積層されて炭素前駆体を生成することにより，その後の炭素化の過程で容易に黒鉛化する易黒鉛化性炭素を与える状態となる。」（【００２２】）との記載があり，乙Ａ３公報に記載された「人造黒鉛」とは，この意味で用いられている。
そうすると，本件各発明は天然黒鉛を原料とするのに対し，乙Ａ３発明は天然黒鉛を原料とするものではない。
(3)乙Ａ３公報において実施例で用いられている黒鉛は，電池Ｅに用いられたもの以外人造黒鉛であるところ（【００４２】），電池Ｅに用いられているマダガスカル産天然黒鉛粉末の菱面体晶の存在割合は３５％とされる（【００４７】）。
そして，「ｒ（１０１）についてはより正確を期すために補正係数１５／１２（六方晶構造と菱面体晶構造における単位格子の体積比）を乗算」（【００１８】）するとしていることを踏まえると，式①の分子のｒ（１０１）に１２／１５を乗じているのは誤記であり，１５／１２を乗ずべきものである。この修正した式により算出されたのが上記３５％であるとすれば，これをＲａｔｅ（３Ｒ）に換算すると，約３０．１％となる。したがって，本件各発明は天然黒鉛のＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上であるが，乙Ａ３発明は天然黒鉛のＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上ではない。


(4)乙Ａ３公報には，「この場合菱面体晶系黒鉛の生成量は雰囲気ガスの影響を強く受けるので注意を要する。雰囲気中に酸素あるいは水分が存在すると，劈開的な粉砕になりやすく粒子は薄片状に粉砕されてしまう。ヘリウム，窒素，真空中では粒子は立体的に且つ超微粉に粉砕されて結晶子が立体的になり，菱面体晶の生成量が大きくなる。したがって，粉砕雰囲気に水分あるいは酸素の混入量を可能な限り低減させることが好ましい。」（【００２６】）との記載があるところ，乙Ａ３発明においては，劈開的な粉砕により，黒鉛の粒子が薄片状に粉砕されてしまうのが好ましくないということが示されている。また，乙Ａ３公報に開示された黒鉛は，基本的には人造黒鉛であるところ，乙Ａ３発明においていかなる人造黒鉛が用いられているかは不明であるが，剥離しにくい黒鉛が好ましいとする乙Ａ３発明の技術的思想からすると，当業者は，ここで開示されている人造黒鉛は少なくとも剥離しにくい性質を持つ黒鉛であると認識する。
これに対して，本件各発明の黒鉛系炭素素材は，グラフェンに剥離しやすい性質を持つ黒鉛である。
したがって，本件各発明は黒鉛がグラフェンに剥離しやすいことを目指したものであるのに対し，乙Ａ３発明は黒鉛が薄片状に粉砕されてしまうことを好ましくないとするものである。
３争点２－２（乙Ａ１０公報を引用例とする新規性欠如）について
（被告らの主張）
(1)乙Ａ１０公報に記載された発明
乙Ａ１０公報には，菱面晶系黒鉛層の増加を図ることができる黒鉛系炭素素材の製造方法に関して，遠心前（入手時点）において，Ｘ線広角回折法により測定した菱面体晶系黒鉛層の（１０１）面のピーク強度（Ｐ’３）が２５３（ｃｐｓ）であり，六方晶系黒鉛層の（１０１）面のピーク強度（Ｐ’４）が２４８（ｃｐｓ）である比較炭素材料ｘが記載されているところ，この比較炭素材料ｘのＰ’３／（Ｐ’３＋Ｐ’４）×１００を計算すると，５０．４％となる。
したがって，乙Ａ１０公報には，以下の発明が記載されているといえる（以下「乙Ａ１０発明」といい，分説した各構成要件につき，頭書の記号に従って「構成要件ａ」などという。）。
ａ   菱面晶体黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，ｂ   前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の式（式②）により定義される割合が５０．４％である
ことを特徴とする
Ｐ’３／（Ｐ’３＋Ｐ’４）×１００・・・・（式②）（ここで，Ｐ’３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度（ｃｐｓ），Ｐ’４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度（ｃｐｓ）である。）ｃ   黒鉛系炭素素材である遠心前及び遠心後の比較炭素材料ｘ
(2)本件各発明と乙Ａ１０発明との対比
ア乙Ａ１０発明の構成要件ａは，構成要件１Ａ及び２Ａと一致する。イ乙Ａ１０発明の構成要件ｂについて，Ｐ’３及び４はピークの高さから見たピーク強度（単位ｃｐｓ）であり，構成要件１Ｂ及び２ＢにおけるＰ３及び４は積分強度から見たピーク強度（単位ｃｏｕｎｔｓ・ｄｅｇ）であるが，ピークの高さと積分強度は同一視できるし，仮に同一視することができないとしても，ピークの高さと積分強度との間には相関関係があり，前者は後者の１．３ないし１．５倍であるから，式②により算出された割合が５０．４％だとすると，これはＲａｔｅ（３Ｒ）の３３．６ないし３８．８％に相当する。
したがって，乙Ａ１０発明の構成要件ｂは，少なくとも構成要件１Ｂ（Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上）と一致するといえる。ウ前記２（被告らの主張）(2)ウのとおり，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」について，グラフェンの材料として用いることができる黒鉛系炭素素材を意味するものと解した場合，それは，黒鉛の種類や物性，主な用途，グラフェンの材料としての適性等を問わないものと解される。乙Ａ１０公報には，「比較炭素材料ｘ」の種類や物性について特に記載されていないが，非水電解質二次電池の負極に用いられる炭素系材料であって，リチウムと層間化合物を形成することが記載されていること（【０００３】）を踏まえると，これからグラフェンを剥がすことは物理的に可能であると解される。
したがって，比較炭素材料ｘはグラフェンの材料として用いることができるから，乙Ａ発明１０の構成要件ｃは，構成要件１Ｃ及び２Ｃと一致する。
エ以上によれば，少なくとも本件発明１は，乙Ａ１０発明と全て一致するから，乙Ａ１０公報にその全てが記載されていると認められる。よって，少なくとも本件発明１は，乙Ａ１０公報に記載されている発明であるから，新規性欠如の無効理由が認められる（法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号）。
(3)原告の主張に対する反論
原告は，乙Ａ１０発明のピーク強度（Ｐ’３及び４）はピークの高さ（単位ｃｐｓ）を意味するのに対し，本件各発明におけるピーク強度（Ｐ３及び４）は積分強度（単位ｃｏｕｎｔｓ・ｄｅｇ）を意味するから，乙Ａ１０発明は本件各発明とは全く異なる発明であると主張する。しかし，そもそも，本件各発明の特許請求の範囲においては，「ピーク強度」としか記載されておらず，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を算出する前提となるＰ３及びＰ４の単位を「ｃｏｕｎｔｓ・ｄｅｇ」に限定する記載はなく，本件各明細書の【表１】ないし【表３】において，ピーク強度の単位として「ｃｏｕｎｔｓ・ｄｅｇ」と記載されているだけである。


また，定量分析に用いるピーク強度をピークの高さから求めることは，一般的に行われている手法であるし，本件特許出願当時，ピークの高さから算出される菱面体晶割合とピークの面積（積分強度）から算出されるそれを技術的に同一視できることは技術常識であった。
さらに，仮に，本件各発明のピーク強度がピークの面積を意味するとしても，前記(2)イのとおり，ピークの高さとピークの面積（積分強度）には相関関係があるから，少なくとも本件発明１は乙Ａ１０公報に開示されているといえる。
したがって，本件各発明におけるＰ３及び４のピーク強度と乙Ａ１０発明におけるＰ’３及び４のピーク強度は相違点ではない。
（原告の主張）
(1)本件各発明と乙Ａ１０発明との間には，以下の相違点が認められる。すなわち，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を算出する際のＰ３及び４のピーク強度の単位は「ｃｏｕｎｔｓ・ｄｅｇ」であり，積分強度（ピークの面積）を表すのに対し，乙Ａ１０発明におけるＰ’３及び４のピーク強度の単位は「ｃｐｓ」であり，ピークの高さを表すものであって，全く異なる数値である。したがって，本件各発明はピーク強度が積分強度であるのに対し，乙Ａ１０発明はピーク強度がピークの高さである。
(2)被告らは，ピークの高さと積分強度は同一視できるし，仮に同一視できないとしても，両者の間には相関関係が認められると主張する。しかし，本件各明細書において，Ｐ３及び４の単位は「ｃｏｕｎｔｓ・ｄｅｇ」と記載されているし（【表１】ないし【表３】），Ｘ線回折法のピーク強度測定においては，結晶子径等に影響されないピークの面積を使用することが原則とされていることからすると，本件各発明におけるピーク強度が積分強度を意味することは明らかである。
また，被告らが参照したわずかな測定例から，ピークの高さと積分強度（ピークの面積）との間の定量関係が算出されるものではないし，被告らが主張するような相関関係が本件特許出願当時の当業者において技術常識であったとも認められない。
したがって，被告らの上記主張は理由がない。
４争点２－３（乙Ａ１１公報を引用例とする新規性欠如）について
（被告らの主張）
(1)乙Ａ１１公報に記載された発明
乙Ａ１１公報は，薄層黒鉛又は薄層黒鉛化合物の製造方法に関するものであるところ，その実施例４及び５（【００４０】及び【００４１】）は被告製品Ａ１と，実施例６及び７（【００４２】及び【００４３】）は被告製品Ａ７並びにＢ３及び５と同一の製品であり，乙Ａ１１公報には，これらに高圧乳化処理工程を施すことにより，グラフェンが１ないし数１０層積層した構造を有する薄層黒鉛を製造することが記載されている。そして，原告の主張によれば，被告製品Ａ１のＲａｔｅ（３Ｒ）は３４．３％，被告製品Ａ７並びにＢ３及び５のＲａｔｅ（３Ｒ）は６７．０％，４９．９％及び６２．０％である。
したがって，乙Ａ１１公報には，以下の二つの発明が記載されているといえる（以下「乙Ａ１１発明１」，「乙Ａ１１発明２」といい，分説した各構成要件につき，頭書の記号に従って「構成要件ａ」などという。）。
ア乙Ａ１１発明１
ａ   菱面晶体黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）を有する，ｂ   前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）
が約３４％であることを特徴とする
Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）（ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
ｃ    黒鉛系炭素素材である鱗片状黒鉛Ｚ－５Ｆ
イ乙Ａ１１発明２
ａ   菱面晶体黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）を有する，ｂ   前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が約６７％又は約５０ないし６２％であることを特徴とするＲａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）（ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
ｃ   黒鉛系炭素素材である膨張化黒鉛ＥＣ－１５００(2)本件各発明と乙Ａ１１発明１及び２との対比ア乙Ａ１１発明１及び２の各構成要件ａは，いずれも構成要件１Ａ及び２Ａと一致する。
イ乙Ａ１１発明１の構成要件ｂは構成要件１Ｂと一致し，乙Ａ１１発明２の構成要件ｂは構成要件１Ｂ及び２Ｂと一致する。
ウ前記２（被告らの主張）(2)ウのとおり，前記１（原告の主張）(2)アを前提にすれば，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」について，グラフェンの材料として用いることができる黒鉛系炭素素材を意味すると解される。そして，乙Ａ１１公報には，被告製品Ａ１及び７並びにＢ３及び５がそれぞれ薄層黒鉛又は薄層黒鉛化合物の原料に用いられており，「薄層黒鉛はグラフェンが１～数１０層積層した構造を有したものを指し，薄層黒鉛化合物は薄層黒鉛の層間に電子供与体あるいは電子受容体が挿入された層間化合物や科学的に官能基が結合したものを指す」（【０００３】）とある。


したがって，被告製品Ａ１及び７並びにＢ３及び５は，いずれもグラフェンの材料として用いることができるから，乙Ａ１１発明１及び２の各構成要件ｃは，いずれも本件各発明の構成要件１Ｃ及び２Ｃと一致する。エ以上によれば，本件発明１は乙Ａ１１発明１と，本件発明２は乙Ａ１１発明１及び２と，それぞれ全て一致するから，乙Ａ１１公報にその全てが記載されていると認められる。
よって，本件各発明は，いずれも乙Ａ１１公報に記載されている発明であるから，新規性欠如の無効理由が認められる（法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号）。
（原告の主張）
乙Ａ１１公報の実施例４及び５の「Ｚ－５」が被告製品Ａ１と，実施例６及び７の「ＥＣ－１５００」が被告製品Ａ７と，いずれも同一であるとはいえない。検査成績表が示す評価項目が共通するというだけでは，製品としての同一性は認められないし，現在に至るまで，これらの製品名の製品につき，産地や輸入先，製造方法，保管方法等に変更がないといえることの証拠もない。さらに，被告らの主張する事情については，争点２－６（公然実施に基づく新規性欠如）又は争点３（先使用権の成否）において議論するのならともかく，乙Ａ１１公報を新規性欠如の引用例として主張する合理的な理由は見当たらないというべきである。
したがって，乙Ａ１１公報に本件各発明が記載されているとはいえない。５争点２－４（甲Ａ４文献を引用例とする新規性欠如）について
（被告らの主張）
(1)甲Ａ４文献に記載された発明
甲Ａ４文献には，鱗片状天然黒鉛を焼鈍したものをジェットミルにより粉砕すると，菱面体晶黒鉛αＲｈが４０％を超える粉砕生成物が得られること，菱面体晶黒鉛αＲｈは，Ｘ線回折線プロファイルにおける六方晶黒鉛の（１０１）Ｈと菱面体晶黒鉛の（１０１）Ｒｈの積分強度比を理論強度比と比較することにより求められることが記載されている。
そして，前記１（被告らの主張）(2)ア(ｳ)のとおり，菱面体晶黒鉛αＲｈはＲａｔｅ（３Ｒ）と同義であるといえる。
したがって，甲Ａ４文献には，以下の発明が記載されているといえる（以下「甲Ａ４発明」といい，分説した各構成要件につき，頭書の記号に従って「構成要件ａ」などという。）。
ａ    菱面晶体黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）を有する，ｂ   前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が４
０％超であることを特徴とする
Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）（ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
ｃ   黒鉛粉砕生成物。
(2)本件各発明と甲Ａ４発明との対比
ア甲Ａ４発明の構成要件ａは，構成要件１Ａ及び２Ａと一致する。イ甲Ａ４発明の構成要件ｂは，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が４０％超の黒鉛粉砕生成物が記載されているとみなすことができるから，構成要件１Ｂ及び２Ｂと一致する。
ウ前記２（被告らの主張）(2)ウのとおり，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」がグラフェンの材料として用いることができる黒鉛系炭素素材を意味すると解した場合，上記「グラフェン前駆体」とは，黒鉛の種類や物性，主な用途，グラフェンの材料としての適性等を問わないものと解される。そうすると，甲Ａ４発明の黒鉛粉砕生成物は，天然黒鉛を所定の処理（ジェットミルによる粉砕処理）をしたものであり，グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができるものと認められる。
したがって，甲Ａ４発明の構成要件ｃは，構成要件１Ｃ及び２Ｃと一致する。
エ以上によれば，本件各発明は，甲Ａ４発明と全て一致するから，甲Ａ４文献にその全てが記載されていると認められる。
よって，本件各発明は，いずれも甲Ａ４文献に記載されている発明であるから，新規性欠如の無効理由が認められる（法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号）。
(3)原告の主張に対する反論
原告の主張に対する反論は，前記１（被告らの主張）(2)ア(ｳ)のとおりである。
（原告の主張）
前記１（原告の主張）(2)エ(ｲ)ｄのとおり，甲Ａ４発明における菱面体晶黒鉛αＲｈはＲａｔｅ（３Ｒ）と同義であるとはいえないから，本件各発明と甲Ａ４発明は一致しない。
６争点２－５（乙Ａ８２文献を引用例とする新規性欠如）について
（被告らの主張）
(1)乙Ａ８２文献に記載された発明
乙Ａ８２文献には，一般的な黒鉛は六方晶からなるが，一部の黒鉛は六方晶に加えて菱面体晶を含み，粉砕や超音波処理により，菱面体晶の割合が３０ないし４０％に増加すること，実験方法について，菱面体晶の割合がＸ線回折法による（１０１）面の六方晶反射及び（１０１）面の菱面体晶反射の積分強度を比較することにより算出されること，マダガスカル産の天然黒鉛を粉砕することで，粉砕前はほぼ０％であった菱面体晶割合が４０％程度まで増加したこと，熱処理の影響を調べるために，菱面体晶割合が３４％及び４０％の黒鉛が用いられたこと，マダガスカル産の天然黒鉛を２０分粉砕し，１８００℃程度で熱処理することで，菱面体晶割合が４２％程度の黒鉛が得られたことが記載されている。


上記のとおり，乙Ａ８２文献における菱面体晶の割合（％）は，Ｘ線回折法による（１０１）面の六方晶反射及びＸ線回折法による（１０１）面の菱面体晶反射の積分強度を比較することにより算出されるものであるところ，一般的に，菱面体晶は，六方晶がほぼ全体を占める黒鉛結晶構造に対して粉砕等を施すことにより導入されるものであるから，菱面体晶の割合（％）とは，黒鉛結晶全体，すなわち菱面体晶と六方晶の総和に対する菱面体晶の占める割合を指すと解され，Ｒａｔｅ（３Ｒ）と技術的に同義であるといえる。したがって，乙Ａ８２文献には，以下の発明が記載されているといえる（以下「乙Ａ８２発明」といい，分説した各構成要件につき，頭書の記号に従って「構成要件ａ」などという。）。
ａ   菱面晶体黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，ｂ   前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が４
０％以上であることを特徴とする
Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）（ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
ｃ   天然黒鉛由来の黒鉛。
(2)本件各発明と乙Ａ８２発明との対比
ア乙Ａ８２発明の構成要件ａは，構成要件１Ａ及び２Ａと一致する。イ乙Ａ８２発明の構成要件ｂは，構成要件１Ｂ及び２Ｂと一致する。ウ前記２（被告らの主張）(2)ウのとおり，構成要件１Ｃ及び２Ｃの「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」とは，「天然黒鉛に所定の処理を施すことでグラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができる黒鉛系炭素素材として用いることができる黒鉛系炭素素材」であると解するとすれば，乙Ａ８２発明の黒鉛粉砕生成物は，天然黒鉛に所定の処理をしたものであり，グラフェンが剥離しやすく，グラフェンを高濃度又は高分散することができるものと認められる。したがって，乙Ａ８２発明の構成要件ｃは，構成要件１Ｃ及び２Ｃと一致する。
エ以上によれば，本件各発明は，乙Ａ８２発明と全て一致するから，乙Ａ８２文献にその全てが記載されていると認められる。
よって，本件各発明は，いずれも乙Ａ８２文献に記載されている発明であるから，新規性欠如の無効理由が認められる（法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号）。
(3)原告の主張に対する反論
原告は，本件各発明のＲａｔｅ（３Ｒ）が積分強度の比を表すのに対し，乙Ａ８２発明において「最大３０～４０％まで増やすことができる」として論じられている数値は体積分率を表すと主張する。
しかし，体積分率（ｖｏｌｕｍｅｆｒａｃｔｉｏｎ）は，乙Ａ８２公報の参照文献に由来するものであり，乙Ａ８２公報において３０ないし４０％に増加させることができると記載されている数値を意味するものではない。この数値は，黒鉛結晶中の菱面体晶相の量の割合を意味し，「（１０１）六方晶反射と（１０１）菱面体晶反射の積分強度を比較することにより」評価される旨の記載があることからすると，（１０１）六方晶反射と（１０１）菱面体晶反射の積分強度の和に対する（１０１）菱面体晶反射の積分強度の割合であると解されるから，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）と実質的に同一であるといえる。
したがって，原告の上記主張に係る点は本件各発明と乙Ａ８２発明との相違点ではない。
（原告の主張）
本件各発明と乙Ａ８２発明との間には，以下の相違点が認められる。すなわち，乙Ａ８２文献において，３０ないし４０％に増加させることができると記載されている数値は，体積分率（ｖｏｌｕｍｅｆｒａｃｔｉｏｎ）である。これに対して，Ｒａｔｅ（３Ｒ）は，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面の積分強度と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面の積分強度に基づき，式１（構成要件１Ｂ及び２Ｂ）により算出するものである。
したがって，本件各発明のＲａｔｅ（３Ｒ）が積分強度の比を表すのに対し，乙Ａ８２発明において「最大３０～４０％まで増やすことができる」として論じられている数値は体積分率を表す。
７争点２－６（公然実施に基づく新規性欠如）について
（被告らの主張）
(1)本件特許出願前から同一の製品を販売していること
ア被告伊藤について
(ｱ)被告伊藤は，本件特許出願前から，「Ｚ－５Ｆ」，「Ｗ－５」等の被告製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製造販売している。(ｲ)「天然黒鉛の工業分析及び試験方法    ＪＩＳＭ８５１１」（乙Ａ３７。以下「ＪＩＳ法」という。）は，天然黒鉛の分析項目として，固定炭素分，灰分，揮発分及び水分を挙げ，これらの定量方法を定めており，これらの項目の数値は，天然黒鉛の基本的な特性を表す指標を構成すると解されるところ，被告伊藤は，被告製品Ａについて，これらの項目をＪＩＳ法に定める定量方法に従って測定し，さらに平均粒径を測定していた。この測定結果を記載した検査成績書（乙Ａ８）によれば，本件特許出願の前後で評価項目の各数値は同等である。
上記検査成績書にはＲａｔｅ（３Ｒ）の記載はないが，被告伊藤は，同じ品番の製品について，製品の物理的特性を実質的に変えるような変更は行っていない。


(ｳ)被告製品Ａ１ないし６については，製品ごとに，製品別製造標準（乙Ａ３８）として製造工程を定め，その中で最終検査における検査項目の規格値を定めており，特定の顧客との間で，一般に適用される規格とは異なる規格を定め，当該規格に従った製品を納入することはあるものの，それらを除けば，製品別製造標準として定めた規格は，本件特許出願前から変更されていない。
そして，被告伊藤は，製品別製造標準において，最終検査における検査項目に係る規格値及び試験方法を定め，当該試験方法に従って規格値を満たすか検査し，規格を満たしたサンプルのみ当該規格が適用される製品と同一の製品として扱うこととしている。
(ｴ)被告製品Ａ７ないし１１については，被告伊藤は自ら粉砕・分級せず，分級済みのものを購入し，受入検査を行った後，梱包して自社の品名のシールを貼付して出荷している。このため，被告伊藤は，黒鉛原料受入検査詳細（乙Ａ３９）に検査項目及び規格値を定め，受入検査において，検査項目に係る規格値を満たすか検査し，規格を満たしたサンプルのみを当該規格が適用される製品と同一の製品として扱うこととしている。黒鉛原料受入検査詳細については，本件特許出願前の平成２３年８月２２日以降，改訂等はされていない。
(ｵ)文献（甲Ａ４文献，乙Ａ４７）によれば，天然黒鉛を粉砕することによって生成される菱面体晶系の割合は，粉砕生成物の粒径や粉砕方法，粉砕機構によって異なることが認められるところ，被告製品Ａの規格のうち，粒径に対応する粒度と製造工程に含まれる粉砕の方法及び機構（粉砕に用いる粉砕装置）は，Ｒａｔｅ（３Ｒ）と相関関係にあると考えられる。
そして，被告製品Ａ３ないし６については，製品別製造標準（乙Ａ４８）の「微粉砕」の工程欄に記載のとおり，●（省略）●を使用して微粉砕工程を行っているところ，上記製品製造標準の改訂履歴から明らかなとおり，本件特許出願の前後を通じて変更はないから，被告製品Ａ３ないし６に使用されている超微粉砕機及び微粉砕工程に変更はなかった。他方で，被告製品Ａ１，２及び７ないし１１については，そもそも被告伊藤において微粉砕工程を行っておらず，仮に粉砕生成物である製品の形状・形態に影響を与え得るような粉砕方法の変更を行うとすれば，生産者は販売先の了解を得るのは当然であるところ，被告伊藤は，本件特許出願の前後を通じて，生産者から，粉砕方法を変更する旨の通知を受けたことはないから，被告製品Ａ１，２及び７ないし１１についても，本件特許出願の前後を通じて，粉砕方法に変更はないといえる。(ｶ)被告らは，本件特許出願前の平成２４年２月２日に製造された被告製品Ａ９のサンプル及び平成２５年９月３０日に製造された被告製品Ａ１０のサンプルについて，ＳｍａｒｔＬａｂで測定を行い，この測定結果をＰＤＸＬを用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙３Ｒａｔｅ（被告伊藤）の番号４の列記載のとおりの結果を得た（乙Ａ９。以下「サンプル結果①」という。）。
(ｷ)以上によれば，被告伊藤は，本件特許出願の前後を通じて，被告製品Ａの各名称と同一の名称を用い，固定炭素分，灰分，揮発分，水分及び粒径の各数値は同等で，同一の製造工程により，同一の規格を満たす製品の製造及び販売を続けてきたものであり，サンプル結果①によれば，本件特許出願前の被告製品Ａ９及び１０の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上又は４０％以上であったことからすると，仮に，現時点において，被告製品Ａが本件各発明の技術的範囲に属するのであれば，被告伊藤は，本件特許出願前から，本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ａを製造販売していたといえる。
イ被告西村について
(ｱ)被告西村は，本件特許出願前から，「Ｓ微粉」，「特微粉」等の被告製品Ｂ１ないし３及び５の各名称を付した黒鉛製品を製造販売し，又は販売している。
(ｲ)被告西村は，被告製品Ｂ１及び２について，ＪＩＳ法に挙げられた固定炭素分，灰分，揮発分及び水分をＪＩＳ法に定める定量方法に従って測定し，さらに粒度分布を測定していたところ，本件特許出願前の製品分析成績表（乙Ａ４２）及び製品試験成績表（乙Ｂ１２の２）と近時の製品分析成績表（乙Ｂ１２の１の２）及び分析試験報告書（甲Ｂ４）を比較すると，評価項目の各数値は同等である。
また，被告製品Ｂ３及び５についても，本件特許出願前の検査成績書（乙Ｂ１２の３）と平成３１年３月１１日に作成された分析試験報告書（甲Ｂ４）を比較すると，評価項目の各数値が同等である。上記製品分析成績表等にはＲａｔｅ（３Ｒ）の記載はないが，被告西村は，同じ品番の製品について，製品の物理的特性を実質的に変えるような変更は行っていない。
(ｳ)被告西村は，被告製品Ｂ１及び２に関して，定量分析（全水分，揮発分，灰分及び固定炭素）及び粒度分布につき規格を定めており，この規格は，本件特許出願の前後を通じて同じものであった。被告製品Ｂ３及び５は，被告西村が被告伊藤から購入した被告製品Ａ７であるところ，前記ア(ｴ)のとおり，本件特許出願の前後で，規格に変更はない。
(ｴ)被告西村において粉砕工程を行っているのは被告製品Ｂ１及び２であるところ，被告製品Ｂ１及び２に係るＱＣ工程表（乙Ａ５１）には，工程ごとに，使用する設備，管理特性（管理項目，品質特性，基準・規格），管理方式及び確認頻度が記載されており，「粗粉砕」，「粉砕」及び「微粉砕」の工程に使用する設備として，それぞれ「ハンマーミル」，「３号チューブミル」及び「ＡＰ－３」（ホソカワミクロン株式会社製微粉砕機「パルペライザーＡＰ－３」）という粉砕機を使用している。そして，上記ＱＣ工程表は，平成１９年３月３０日に作成されて以降，改訂等がされたことはない。
したがって，被告製品Ｂ１及び２について，本件特許出願の前後を通じて，粉砕機に変更はない。


(ｵ)被告らは，本件特許出願前の平成２０年に製造された被告製品Ｂ２のサンプルについて，ＳｍａｒｔＬａｂで測定を行い，この測定結果をＰＤＸＬを用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙４Ｒａｔｅ（被告西村）の番号３の列記載のとおりの結果を得た（なお，被告製品Ｂ２につき令和元年６月５日に行った２回目の測定では，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）の回折ピーク（１０１）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の回折ピーク（１０１）を分離することができなかった。乙Ａ１７。以下「サンプル結果②」という。）。
(ｶ)以上によれば，被告西村は，本件特許出願の前後を通じて，被告製品Ｂ１ないし３及び５の各名称と同一の名称を用い，固定炭素分，灰分，揮発分，水分及び粒度分布の各数値は同等で，同一の製造工程により，同一の規格を満たす製品の製造及び販売を続けてきたものであり，サンプル結果②によれば，本件特許出願前の被告製品Ｂ２のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上又は４０％以上であったことからすると，仮に，現時点において，被告製品Ｂ１ないし３及び５が本件各発明の技術的範囲に属するのであれば，被告西村は，本件特許出願前から，本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ｂ１ないし３及び５を製造販売していたといえる。
ウ日本黒鉛らについて
(ｱ)日本黒鉛工業は，本件特許出願前から，「青Ｐ」，「ＡＰ」等の日本黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を製造販売している。(ｲ)日本黒鉛工業は，日本黒鉛各製品について，製品ごとに，ＪＩＳ法で分析項目として挙げられている固定炭素分，灰分，揮発分及び水分のほか，空気透過法秒数等の規格を定め（なお，ＳＰ－５０３０－αは，量産化されていないため，規格は定められていない。），特定の顧客との間で定めた特別な基準が適用されるものを除き，適用される規格値を全て満たすもののみを日本黒鉛各製品として扱っている。日本黒鉛各製品の規格は，いずれも本件特許出願前に定められたものであるが，平成２７年１月５日に粒度を測定するレーザー測定機器が変更されたため，粒度規格（日本黒鉛製品１に係るレーザー５０％累積径及びレーザー平均体積径並びに日本黒鉛製品４に係るレーザー平均体積径）が改訂された。しかし，この改訂は，上記レーザー測定機器の変更に伴い，測定精度の向上及び解析プログラムの変更が生じ，同一のサンプルを旧機種と新機種で測定すると両者の間で数値に若干差異が生じたことから，旧機種で定めた規格を実質上維持するために新機種の仕様に合わせて変更したものであって，実質的な変更を伴うものではない。その他の規格の変更は，規格値の範囲を狭めるもの（日本黒鉛製品４に係る見掛密度）や規格値の定めがなかった項目についてこれを定めるもの（日本黒鉛製品３に係るレーザー平均体積径及びレーザーｃｈ７０（累積５．０４４Ｍｍ以下）並びに日本黒鉛製品４に係る嵩比重）であって，いずれも，このような限定を定める前に製造されていたものの範囲をより限定したものにすぎず，従前，製造されていたものの範囲に含まれないものを取り込むものではない。
したがって，日本黒鉛各製品の規格は，本件特許出願の前後を通じて，実質的な変更はなかった。
(ｳ)原告は，前記前提事実(7)アの日本黒鉛らに対する訴訟において，日本黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）は別紙５Ｒａｔｅ（日本黒鉛）の番号１の列記載のとおりであると主張している（以下，この原告の主張に係る算出結果を「日本黒鉛製品結果」という。）。
また，日本黒鉛らは，令和元年５月２８日，日本黒鉛各製品について，ＳｍａｒｔＬａｂを用いて測定し，ＰＤＸＬにより測定結果を解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙５Ｒａｔｅ（日本黒鉛）の番号２の列記載のとおりの結果を得た（乙Ａ１８。以下「乙Ａ１８結果」という。）。
日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果によれば，日本黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上又は４０％以上である。
さらに，日本黒鉛らは，日本黒鉛製品１の平成２０年のサンプル，日本黒鉛製品２の平成１３年のサンプル，日本黒鉛製品４の平成２０年のサンプル及び日本黒鉛製品５の平成２０年のサンプルについて，ＳｍａｒｔＬａｂで測定を行い，この測定結果をＰＤＸＬを用いて解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙５Ｒａｔｅ（日本黒鉛）の番号３の列記載のとおりの結果を得た（乙Ａ１８。以下「サンプル結果③」という。）。
(ｴ)以上によれば，日本黒鉛工業は，本件特許出願の前後を通じて，日本黒鉛各製品の各名称と同一の名称を用い，実質的な変更のない規格を満たす製品の製造及び販売を続けてきたものであり，日本黒鉛製品結果，乙Ａ１８結果及びサンプル結果③によれば，日本黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上又は４０％以上であり，本件特許出願前の日本黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）も３１％以上又は４０％以上であったことからすると，日本黒鉛工業は，本件特許出願前から，本件各発明の技術的範囲に属する日本黒鉛各製品を製造販売していたといえる。
エ中越黒鉛について
(ｱ)中越黒鉛は，本件特許出願前から，「Ｋ５」，「ＡＰ－２０００」等の中越黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を販売している。(ｲ)中越黒鉛は，中越黒鉛各製品について，試験成績表（乙Ａ６３）に記載された固定炭素，灰分，揮発分，水分及び－５００ｍｅｓｈ（％）をＪＩＳ法で定める定量方法に従って測定していた。


また，中越黒鉛は，中越黒鉛各製品について，製品ごとに，製品が生産工程を通して出荷されるまでの各段階において保証されるべき特性ごとに，検査，確認の方法及び基準を定めたＱＣ工程図（乙Ａ６７ないし６９）を作成し，この規格を全て満たす製品のみを当該製品として出荷していた。
中越黒鉛各製品の製造工程は，原料検査，粉砕，製品検査及び秤量包装から構成されるところ，上記ＱＣ工程図においては，工程ごとに，使用する設備，管理項目，基準値，検査方法，頻度，検査数量，担当部門等が記載され，管理項目欄では，固定炭素，灰分，揮発分，水分及び－５００ｍｅｓｈ（％）の規格が定められ，ＪＩＳ法に従って検査をすることが定められていた。
そして，上記ＱＣ工程図は，本件特許出願以降，変更がない。(ｳ)原告は，前記前提事実(7)イの中越黒鉛に対する訴訟において，中越黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）は別紙６Ｒａｔｅ（中越黒鉛）の番号１の列記載のとおりであると主張している（以下，この原告の主張に係る算出結果を「中越黒鉛製品結果」という。）。
また，中越黒鉛は，令和元年６月７日，中越黒鉛各製品について，ＳｍａｒｔＬａｂを用いて測定し，ＰＤＸＬにより測定結果を解析してＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，別紙６Ｒａｔｅ（中越黒鉛）の番号２の列記載のとおりの結果を得た（乙Ａ１９。以下「乙Ａ１９結果」という。）。
中越黒鉛製品結果及び乙Ａ１９結果によれば，中越黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上である。
さらに，中越黒鉛は，原告の依頼を受けて，平成３０年１１月９日，原告に対し，中越黒鉛各製品のサンプルを送付した。中越黒鉛はこれ以外に原告に対して中越黒鉛各製品を提供したことはないから，原告が中越黒鉛に対して前記前提事実(7)イの訴訟を提起するに当たり，中越黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）を算出するためにＸ線回折法による測定等をしたのは，上記サンプルである。そして，これらのサンプルのうち，中越黒鉛製品３のサンプルは，製品のロット番号（「９０９３０」）からすると，本件特許出願前の平成２１年９月３０日に製造されたものであるところ，上記中越黒鉛製品３のサンプルに係るＲａｔｅ（３Ｒ）は，中越黒鉛製品結果のとおり，５９．７％であった（乙Ａ７２）。(ｴ)以上によれば，中越黒鉛は，本件特許出願の前後を通じて，中越黒鉛各製品の各名称と同一の名称を用い，同一の製造工程により，同一の規格を満たす製品の製造及び販売を続けてきたものであり，中越黒鉛製品結果及び乙Ａ１９結果によれば，中越黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）は３１％以上又は４０％以上であり，本件特許出願前の中越黒鉛製品３のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）も４０％以上であったことからすると，中越黒鉛は，本件特許出願前から，本件各発明の技術的範囲に属する中越黒鉛各製品を製造販売していたといえる。
オ小括
以上のとおり，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛は，本件特許出願前から，現在と同一の被告各製品，日本黒鉛各製品及び中越黒鉛各製品を製造販売しているから，被告各製品，日本黒鉛各製品及び中越黒鉛各製品のうちのどれか一つでも本件各発明の技術的範囲に属するとすれば，本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する製品が製造販売され，本件各発明が公然と実施されていたといえる。
したがって，本件各特許は，公然実施により無効である（法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項２号）。
(2)原告の主張に対する反論
ア第三者による本件各発明の実施可能性について
(ｱ)原告は，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛の取引の相手方は秘密保持義務を負っていたから，本件特許出願前に本件各発明が公然と実施されたとはいえないと主張する。
しかし，日本黒鉛らが，黒鉛製品を販売する際，黒鉛の成分を解析してはならないとか，解析した成分の結果を第三者に口外してはならないなどという条件を付していないことは，本件訴訟の証人である日本黒鉛工業のＺ（以下「証人Ｚ」という。）が明確に証言したとおりである。仮に秘密保持条項が存在したとしても，製品の物性を調べることは禁止されていないし，当該物性について開示してはならない理由はないから，秘密保持義務を定めた契約書の存在をもって，公然実施の成立が妨げられるものではない。実際，日本黒鉛商事が取引先と締結した取引基本契約（乙Ａ１２３）には，一般的な機密保持の条項が存在するものの，「相手方の業務上の機密」を対象とするにとどまり，黒鉛製品のリバースエンジニアリングや第三者への譲渡を禁ずる内容とはなっていない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｲ)原告は，粉末Ｘ線回析法による測定及び測定データの解析を経なければ本件各発明のＲａｔｅ（３Ｒ）の値を知り得ない以上，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛から本件各発明を実施した製品を取得した第三者は，本件各発明の構成ないし組成を知り得なかったから，本件各発明が公然と実施されたとはいえないと主張する。
しかし，適切な解析条件を設定しさえすれば解を収束させることができるという原告の主張が正しければ，当業者は，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を算出することができるはずである。そして，Ｘ線回折法に関するＪＩＳ規格が存在する上，外部の機関に依頼するなどしてＸ線回折法による測定及び解析を行い，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を算出することも可能である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ製品の規格，製造工程等について
(ｱ)原告は，品名・品番が同一であるからといって，製品としても同一であるとはいえないと主張する。


しかし，製品を製造販売する者は，一般的に，品名・品番に基づいて製品を管理し，製品の管理に支障を来すため，製品として異なるものを同一の品名・品番で取り扱うという不合理なことはしない。したがって，製品は，通常，品名・品番が同一であれば，同一の製品とみなされるというべきである。
(ｲ)原告は，５つの評価項目（検査成績書では，固定炭素，灰分，揮発分，水分及び平均粒径）の数値が同等であるからといって，製品としての同一性を判断することはできないし，どの程度近似していれば同一の製品と考えることができるかも不明であると主張する。
しかし，前記(ｱ)のとおり，品名・品番が同一であることは，同一の製品であることの有力な根拠となり，５つの評価項目の数値が同等であることは，品名・品番が同一である製品が本件特許出願の前後を通じて粉体特性が変わっていないことを裏付けるというべきである。また，規格は一定の幅を持たせて定められているため，同一の製品に属するサンプル間で，規格に定める範囲内で数値に差が生じることは，製品としての同一性の判断を妨げるものではない。原告が本件特許出願前と近時とで数値に大きな差異が認められると指摘する評価項目についても，いずれも当該評価項目の規格の範囲内に収まるものである。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｳ)原告は，検査成績書（乙Ａ８）等は，存在証明・非改ざん証明が一切行われていない文書であり，事後的に作成することができるものであるから，これらの文書によって，本件特許出願前から，現在と同一の被告各製品，日本黒鉛各製品及び中越黒鉛各製品が製造販売されていたとは認められないと主張する。
しかし，通常の取引や業務に用いる文書について，その作成の都度，存在証明・非改ざん証明を行っていないことは，簡易迅速性を特徴とする企業活動においてごく自然なことであり，そのことによって，上記各文書が，それぞれに記載された作成年月日に作成されたものではないといえるものではない。原告は，被告らが提出した上記各文書が事後的に作成されたことを疑わせるような不自然な点を有することについて，何ら具体的な主張を行っておらず，改ざんのおそれがあることの抽象的な可能性を定型的に指摘しているにすぎない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
ウ日本黒鉛工業によるＸ線回折法による測定について原告は，日本黒鉛工業がＸ線回折装置を保有していたにもかかわらず，被告らにおいて，それによる測定データの存在を積極的に秘匿し続けたことは，日本黒鉛各製品のＲａｔｅ（３Ｒ）が４０％未満又は３１％未満であったか，古い装置であったためＲａｔｅ（３Ｒ）を算出することができるような測定データが得られなかったからであると主張する。しかし，日本黒鉛各製品が本件各発明の技術的範囲に属するとすれば，本件特許出願前から本件各発明を実施する日本黒鉛各製品が存在したといえることは，前記(1)ウのとおりであり，被告らにおいて，本件特許出願前の日本黒鉛各製品の測定データを提出する必要性はない。また，本件各特許においてＸ線回折法による測定方法に限定はないから，いかなるＸ線回折装置を用いてもよいはずであるし，公然実施が成立するためには，実際に発明の内容が知られたことは必要ではないので，日本黒鉛工業の当時のＲａｔｅ（３Ｒ）の算出能力は，公然実施の成否とは何ら関係性がない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
（原告の主張）
(1)第三者による本件各発明の実施可能性
ア公然実施の成立要件について
公然実施とは，発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。したがって，明示的な秘密保持契約（秘密保持条項）がある場合はもちろんのこと，黙示ないし信義則上の秘密保持義務がある場合や，工場内等の狭い領域でしか認識できない場合には，公然実施は成立しない。
また，実施品を外から見たり入手したりしても，発明の内容を知り得ない場合には，公然実施に該当しない。例えば，発明の実施品が市場において販売されたものの，実施品を分析してその構成ないし組成を知り得ない場合には公然実施には当たらない。
イ秘密保持義務について
被告各製品などの黒鉛粉末製品は，いずれも企業同士で取引されるものであり，一般消費者に販売されるような市販品ではない。企業同士の取引では，通常，秘密保持契約を締結するか，基本契約等において秘密保持条項が設けられることは，周知の事実である。そして，原材料は製造業において営業秘密そのものであり，黒鉛製品のような原材料の売買契約等においては秘密保持条項が設けられている（甲Ａ８２）。取引当事者双方がこれにつき秘密保持義務を負わない場面は通常は想定できない。実際，原告と日本黒鉛工業が平成２５年１０月３１日に締結した機密保持契約（甲Ａ９５）では，「受領者は，開示者の書面による承諾を事前に得ることなく，機密情報を分析または解析してはならない。また，機密情報の分析結果および解析結果も機密情報として取り扱うものとする。」（４条）と定められており，リバースエンジニアリングが禁じられていた。また，被告らは，本件訴訟において，多くの主張書面や書証の一部について，営業秘密であることを理由に閲覧等制限の申立てをしている。そうすると，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛が本件特許出願前に本件各発明を実施した製品を製造販売していたとしても，取引の相手方は秘密保持義務を負っていたから，本件各発明が公然と実施されたとはいえない。
ウ本件各発明の実施能力について
取引の相手方は，たとえ被告らから黒鉛製品を入手したとしても，Ｘ線回折法による測定及び解析を行わなければ，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を内容とする本件各発明の内容を知り得ないから，公然実施が成立するためには，Ｘ線回折法による測定及び解析ができる者でなければならない。しかし，企業が費用や労力，時間をかけてまで外部の専門機関に測定及び解析を依頼するには，相応の必要性の説明の下，社内の相応の決裁を受ける必要があり，そのような手続を経ることなく依頼することはないから，専門機関にＸ線回折法による測定及び解析を依頼する具体的可能性はなかったというべきである。
したがって，第三者が被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛から本件各発明を実施した製品を取得したとしても，当該第三者は，本件各発明の構成ないし組成を知り得なかったから，本件各発明が公然と実施されたとはいえない。
(2)製品の規格，製造工程等
ア品番・品名の同一性について


被告らは，本件特許出願前に販売された製品と近時に販売された製品の品番・品名が同一であるから，製品としても同一であると主張する。しかし，原告は，被告製品Ａ１については平成３０年６月１９日，被告製品Ａ２及び４ないし１１については同年８月９日，被告製品Ａ３については同年７月２１日，被告製品Ｂ１，２及び４ないし６については同年１１月９日，被告製品Ｂ３については平成３１年３月１９日の各時点において販売されていたものを入手したところ，本件特許出願日である平成２６年９月９日から４年前後の期間が空いており，被告らが，この期間，製品の内容に変更を加えていないことの証拠はない。
また，製品としての同一性は，侵害が問題となる特許との関係において判断すべきであるところ，Ｒａｔｅ（３Ｒ）に変化をもたらす変更が加えられた場合には，たとえ品番又は品名が同一であっても，製品としての同一性は失われるというべきである。そして，被告らを含む黒鉛材料メーカーは，入手した黒鉛原料を顧客が求める性能に合致するように粉砕・精製し，規格によって区別された品番・品名でこれを販売するので，黒鉛の原料の産地や輸入元，粉砕や精製を行うための設備・機器，粉砕・精製の方法等が変わっても，あらかじめ定められた一定の規格を満たす製品は同じ品番・品名で販売するということがあり得る。しかし，Ｒａｔｅ（３Ｒ）との関係では，原料となる黒鉛の産地が変わればＲａｔｅ（３Ｒ）は変わり得るし，粉砕や精製を行うための設備・機器や粉砕・精製の方法が変わってもＲａｔｅ（３Ｒ）は変わり得るため，品番・品名が同一であることは，品番・品名が同じ製品であるという以上の意味はなく，製品としての同一性を裏付けるものではない。むしろ，被告らは，品番・品名が同一の製品について，特定の顧客との間で，一般に適用される規格とは異なる特別な規格を定めて販売するがあることを認めている。
さらに，被告らは，製品ごとに定められた規格を満たしてさえいれば，同一の品番・品名の製品として販売しているところ，規格には一定の幅があるから，当該規格内においても性質に差異が生じ得る。したがって，製品の品番・品名が同一であるからといって，製品としても同一であるとはいえない。
イ５つの評価項目の数値の同等性について
被告らは，本件特許出願の前後を通じて検査成績書（乙Ａ８）等の５つの評価項目（検査成績書では，固定炭素，灰分，揮発分，水分及び平均粒径）の数値が同等であるから，本件特許出願の前後において製品の粉体特性に変わりはないと主張する。
しかし，前記アのとおり，製品の同一性は，Ｒａｔｅ（３Ｒ）との関係において判断されるべきものであるところ，検査成績書等に記載された５つの項目とＲａｔｅ（３Ｒ）との関連性，すなわち，これら５つの項目が同等であればＲａｔｅ（３Ｒ）の数値も同等になることが証明されない限り，これらの項目の数値が同等であっても意味がなく，このような関係を認めるに足りる証拠はない。そして，ＪＩＳ法に記載があるからといって，それが天然黒鉛の基本的な特性を表す指標であるとはいえない。また，上記５つの評価項目の数値がどの程度近似していれば同一の製品と考えることができるかは不明であり，例えば，被告製品Ａ４ないし６は，これらの数値の全てが近似しているにもかかわらず，異なる製品として扱われていることからすると，上記５つの評価項目が同等であるというだけでは，物として同一であると判断することはできない。したがって，上記５つの評価項目の数値が同等であるからといって，製品の粉体特性に変わりがないとはいえない。
ウ検査成績書等の信用性について
被告らは，本件特許出願前から現在と同一の被告各製品，日本黒鉛各製品及び中越黒鉛各製品を製造販売していたことの証拠として，検査成績書（乙Ａ８），製品別製造標準（乙Ａ３８，４８），製品分析成績表（乙Ａ４２，４３），ＱＣ工程表（乙Ａ５１），試験成績表（乙Ａ６３）等を提出する。
しかし，これらのいずれについても，第三者が当該書面が存在したことを担保するタイムスタンプを取得するなどの存在証明・非改ざん証明が一切行われていないから，事後的に作成することができる文書であるということができ，これらの文書に記載された作成年月日どおりの日に作成されたものとは認められない。また，これらの文書に記載された作成日又は改訂日以降に変更が加えられていないことも，新たな文書が作成されていないことも，明らかではない。
したがって，上記各文書によっては，本件特許出願前から現在と同一の被告各製品，日本黒鉛各製品及び中越黒鉛各製品が製造販売されていたとは認められない。
(3)本件特許出願前のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ア被告製品Ａ９及び１０のサンプルについて
被告らは，本件特許出願前に製造された被告製品Ａ９及び１０のサンプルのＲａｔｅ(３Ｒ)が３１％以上又は４０％以上であったと主張する。しかし，被告ら主張に係る上記サンプルが本件特許出願前に製造された被告製品Ａ９及び１０のサンプルであることを裏付ける証拠はない。被告製品Ａ９及び１０がサンプルとして紙袋に保管されていたとする写真（乙Ａ４０，４１）があるが，同写真からは，紙袋に何と記載されているか判読することができないし，同写真に写った黒鉛の紙袋が本件特許出願前から存在した黒鉛の紙袋であるかは不明であるから，この紙袋に入れられた黒鉛が本件特許出願前から存在した黒鉛であるかも明らかではない。また，前記１（原告の主張）(1)のとおり，被告らは，再現性のあるＲａｔｅ（３Ｒ）を算出することができておらず，適切に解析条件を設定することができていない。このような適切に行われていない解析によって得られた結果は意味がない。
したがって，本件特許出願前の被告製品Ａ９及び１０のサンプルであると主張する黒鉛の解析結果（サンプル結果①）によって，被告伊藤が本件特許出願前から現在の被告製品Ａ９及び１０と同一の製品を製造販売していたとはいえない。
イ被告製品Ｂ２のサンプルについて
本件特許出願前の被告製品Ｂ２のサンプルであると主張する黒鉛の解析結果（サンプル結果②）については，否認ないし争う。ウ日本黒鉛製品１，２，４及び５のサンプルについて被告らは，本件特許出願前に製造販売されていたとする日本黒鉛製品１，２，４及び５のサンプルが存在すると主張する。


しかし，これらが本件特許出願前に製造販売されていた日本黒鉛製品１，２，４及び５のサンプルであることを裏付ける証拠はない。被告らは，日本黒鉛製品１，２，４及び５のサンプル及びその保管状況を撮影した写真（甲Ａ５４，乙Ａ８６）を提出するが，このような写真は，紛争が生じた後からでも容易に作成することができるし，写真に写った黒鉛の瓶が本件特許出願前から存在した黒鉛の瓶であるのかは不明である上，瓶の中の黒鉛が他の黒鉛粉末と入れ替えられていないことの保証もない。したがって，被告らが本件特許出願前の日本黒鉛製品１，２，４及び５のサンプルであると主張する黒鉛の解析結果（サンプル結果③）によって，日本黒鉛らが本件特許出願前から現在の日本黒鉛製品１，２，４及び５と同一の製品を製造販売していたとはいえない。
エ中越黒鉛製品３のサンプルについて
被告らは，平成３０年１１月９日に中越黒鉛が原告に対して送付した中越黒鉛製品３のサンプルは，本件特許出願前の平成２１年９月３０日に製造されたものであると主張する。
しかし，原告において，平成３０年１１月９日に中越黒鉛から原告に送付された中越黒鉛製品３のサンプルを測定解析し，中越黒鉛製品結果を得たことは認めるが，同サンプルのロット番号が「９０９３０」であるかはわからないし，「９０９３０」が平成２１年９月３０日を意味するかもわからない。被告らの主張を前提とすると，中越黒鉛は，原告に対し，９年以上も前に製造された製品のサンプルを送付したことになるが，９年以上も前に製造された製品の在庫が残っていたことは極めて疑わしいし，平成２２年６月２３日（乙Ａ９６），同年７月６日（乙Ａ６３の５）及び平成３０年１１月７日（乙Ａ６３の６）の３つの時点における試験成績表の固定炭素，灰分，揮発分，水分及び－５００ｍｅｓｈの各数値が全て同じであることはあまりに不自然である。さらに，これらの数値は，原告が行った測定の結果（甲Ａ７４）とも大きく異なる。
したがって，本件特許出願前の中越黒鉛製品３のＲａｔｅ（３Ｒ）が中越黒鉛製品結果（５９．７％）のとおりであるとはいえない。オ日本黒鉛工業によるＸ線回折法による測定について被告らは，従前，Ｘ線回折法による測定及び解析をしたことがなかったと主張したが，日本黒鉛工業の証人Ｚは，突然，日本黒鉛工業は，平成２０年以前からＸ線回折装置を保有しており，黒鉛材料の産地が変わるごとに，Ｘ線回折装置による測定を行ってきたと証言した。そうであるとすると，日本黒鉛各製品については，Ｘ線回折法による測定データが存在したはずであるところ，被告らが，そのようなデータの存在を積極的に秘匿し続け，本件訴訟に提出せず，あえてＲａｔｅ（３Ｒ）との関係が不明な規格（固定炭素分，灰分，揮発分，水分等）といった間接的な事情をもって立証しようとした理由は，上記測定データにより算出したＲａｔｅ（３Ｒ）が４０％未満又は３１％未満であったからにほかならない。
また，本件特許出願前にＸ線回折法により測定した測定データ（乙Ａ１２４）について，被告らは日本黒鉛製品１に係るものであるとするが，その回折プロファイルの形状と，日本黒鉛製品結果や乙Ａ１８結果の回折プロファイルの形状とを比較すると，日本黒鉛らが現在製造販売する日本黒鉛製品１とは別の製品であるか，日本黒鉛製品１に関して，原料の産地の変更等，Ｒａｔｅ（３Ｒ）に変動を及ぼし得る変更があったことを裏付けるものである。
さらに，日本黒鉛工業がＸ線回折装置を購入したのは平成３年であって，３０年以上も前の古い装置であるところ，本件特許出願当時の装置でなければ，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を算出するのに必要な回折線の角度４３ないし４４°付近の回折線の強度のピークを測定することは難しいと考えられるから，日本黒鉛工業は，本件特許出願前の日本黒鉛各製品につき，Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上となるような解析結果を保有していない。
(4)小括
以上のとおり，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛が，本件特許出願前から，現在と同一の被告各製品，日本黒鉛各製品及び中越黒鉛各製品を販売していたとは認められず，本件各発明が公然と実施されていたとは認められない。
８争点２－７（記載要件違反）について
（被告らの主張）
(1)記載要件違反を判断する上での当業者とは，本件各特許の請求項に係る発明の属する技術分野の当業者と解すべきであるから，黒鉛の製造，精製に関する技術分野の出願時の技術常識を有する者であって，①黒鉛に関する研究開発（文献解析，実験，分析，製造等を含む。）のための通常の技術的手段を用いることができ，②黒鉛に関する材料の選択，設計変更等の通常の創作能力を発揮できる者と理解すべきである。
(2)Ｒａｔｅ（３Ｒ）にばらつきがあること
ア前記１（被告らの主張）(1)ウのとおり，被告各製品の多くのものについて，Ｒａｔｅ（３Ｒ）に再現性がなく，定常的な測定ができなかった。このように，本件各明細書に記載されたＸ線回折法により黒鉛を測定し，Ｒａｔｅ（３Ｒ）を求めようとしても，その値は測定ごとに大きくばらつき，一意に定めることができない。
イそうすると，本件各明細書の記載によっても，前記(1)の当業者は，測定により一意に定まらないパラメータにより特定された黒鉛である本件各発明が，どのような発明であるかを明確に理解することができず，本件各発明を実施することができないというべきであるから，本件各特許は実施可能要件に違反する（法３６条４項１号）。
また，Ｒａｔｅ（３Ｒ）に再現性がなく，パラメータとして機能していない結果，本件各明細書の記載に基づいて本件各特許の特許請求の範囲によって規定された発明の範囲を確定することができず，特許請求の範囲の記載が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」とはいえないから，本件各特許はサポート要件に違反する（法３６条６項１号）。