イ著作権法１１２条２項に基づき，原判決別紙被告制作物目録記載２のチラシ，同３の商品カタログ及び同４のシェフコラボレシピブックの回収，並びにこれら及び同５の店頭ＰＯＰの廃棄を求める請求ウ原告制作物１，２，４及び５に関する著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求（民法７０９条，著作権法１１４条３項，下記エ及び(3)ウの損害賠償請求の根拠法条も同様）として，６２８万０８００円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）である平成３０年１月１４日から支払済みまで民法(平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下同様)所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求
める請求
エ被告制作物３に係る原判決別紙被告制作物目録記載１のホームページにつき，原告制作物３に関する著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求として，３２４万円（月額３２万４０００円として，ウェブサイト制作，管理，更新業務委託契約終了後の平成２９年１１月１日から上記ホームページが削除された平成３０年８月末日までの１０か月間に相当する金員）の支払を求める請求
(3)ナカシマ関連原告制作物に関する著作権侵害に係る請求控訴人は，被控訴人（ナカシマ）の依頼に基づいて原判決別紙対照表６から１１までに記載のナカシマ関連原告制作物（原告制作物６～１１）及び動画（原告制作物１２）を制作等したところ，被控訴人が原判決別紙対照表６から１１までに記載のナカシマ関連被告制作物（被告制作物６～１１）及び動画（被告制作物１２）を制作等した行為は，各番号に対応するナカシマ関連原告制作物に関する控訴人の著作権（複製権等）を侵害する行為であると
主張して，
ア著作権法１１２条１項に基づき，控訴人の著作権を侵害する上記被告制作物６から１０までに係る，原判決別紙被告制作物目録記載６のコーポレートシンボル（被告制作物６－１），同目録記載７の事業領域図（被告制作物７），同目録記載８の椅子用カバー（被告制作物１０－１），同目録記載９のリクルート用パンフレット（表紙に被告制作物６－１及び６－２のコーポレートシンボルマークを掲載し，次頁に被告制作物８を掲載するなどしたもの）及び同目録記載１０のポスターパネル（被告制作物９）の使用の差止め，並びに同目録記載９のリクルート
用パンフレットの頒布の差止めを求める請求
イ著作権法１１２条２項に基づき，原判決別紙被告制作物目録記載９のリクルート用パンフレットの回収，並びに同８の椅子用カバー，同９のリクルート用パンフレット及び同１０のポスターパネルの廃棄を求める
請求
ウ原告制作物６から１２までに関する著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求として，１１００万円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）である平成３０年１月１４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める請求
２訴訟の経過
原判決は，控訴人の請求をいずれも棄却したため，控訴人が原判決を不服として控訴した。
３前提事実
次のとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」第２の２に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決７頁６，７行目の「ナカシマエナジーから，」を削る。(2)原判決８頁２２行目の「『●当社で制作したカタログ』の」の次に「右下にある」を加える。
(3)原判決９頁１行目の「掲載されている」の次に「（別紙被告制作物目録３の４枚目〔横にしたもの〕左下の写真）」を加える。(4)原判決９頁２０行目の「被告制作物５」の次に「（別紙被告制作物目録５の５枚目～１０枚目）」を加える。
(5)原判決１０頁１０行目末尾の次に「その契約条項は，第１項に定める業務内容を除き，播磨喜水関連業務委託契約２と同一である。」を加える。(6)原判決１１頁６行目の「のとおり構成」の前に「上部」を加える。(7)原判決１２頁１行目の「被告制作物９を」を「被告制作物９（ポスターパネル）を制作した上，これを」に改める。
(8)原判決１３頁２０行目の「播磨喜水から，原告パッケージデザイン１－６の制作を委託され，」を「平成２８年６月ころ播磨喜水から原告パッケージデザイン１－６（ボトルパッケージデザイン）の制作を委託され，同年８月１０日，」に改める。
４争点及び当事者の主張
次のとおり補正し，後記５において当審における当事者の補足的主張を加えるほか，原判決「事実及び理由」第２の３及び第３に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決１４頁２５行目の末尾の次に「さらに，播磨喜水関連業務委託契約２は，有効期間が業務委託費の支払完了時までとされているところ，播磨喜水は平成２７年９月３０日をもって支払を完了しているから，著作権に関する規定（播磨喜水関連契約書２の第６条）も含め，その後は効力を有しない。」を加える。
(2)原判決１９頁７行目の「播磨喜水関連」を「ナカシマ関連」に改める。(3)原判決別紙「争点１－１に関する当事者の主張（原告制作物２と被告制作物２）」の「播磨喜水の行為による損害の発生」に対する「原告の主張」欄の「２０８万８８００円」を「２００万８８００円」に改める。
５当審における当事者の補足的主張
【控訴人の主張】
(1)播磨喜水関連業務委託契約２が基本契約として播磨喜水に関する他のデ
ザイン制作委託契約に適用されることについて
播磨喜水関連業務委託契約２の対象となる成果物は，社名・商品のネーミング，ロゴマーク，名刺，封筒等会社ブランドの核心となる基本的成果物であり，その無断変更修正を禁じてブランドイメージを守るという趣旨は播磨喜水に関するその他の制作物にも当然に妥当する。
したがって，播磨喜水関連業務委託契約２は，播磨喜水に関する他の制作物に係るデザイン制作委託契約にも適用されると解すべきである。仮に基本契約に当たらないとしても，当事者間で締結された関連契約であるから，原告制作物１から５までに係る著作物制作契約の解釈において参照すべきである。
(2)播磨喜水関連業務委託契約２及びナカシマ関連業務委託契約２（以下，併せて「本件各業務委託契約２」ということがある。）において黙示の包括
的な利用許諾の合意等のないことについて


アデザイン制作に関する業務委託契約である本件各業務委託契約２は，ブランディングに関するコンサルティング契約（播磨喜水関連業務委託契約１及びナカシマ関連業務委託契約１）を伴うものであり，被控訴人が播磨喜水及び被控訴人のブランド構築のために控訴人との取引を開始したこと，利用許諾の範囲は契約当事者間の合意により画せられるとのＪＡＧＤＡ約款を参考に控訴人が契約条項を作成し，Ｐ１が異議を唱えていないこと，被控訴人の言動等に照らしても，本件各業務委託契約２において包括的，抽象的な黙示の利用許諾はあり得ない。イ本件各業務委託契約２の６条６項にいう「使用」は，著作権法にいう法定利用行為を許諾する趣旨ではないし，同条５項にいう「変更修正」は，著作権上の複製を含む何らかの改変を加える一切の行為と解するのが，ブランディングを基底に置く本件の業務の性質から考えて合理的かつ自然であり，契約条項を作成した控訴人の意図に沿う。また，本件各業務委託契約２の１０００万円という対価は業務時間等に照らした制作料金として高額ではなく，著作権譲渡や利用許諾の対価を含んでいない。
(3)播磨喜水関連原告制作物の著作権侵害についての補足
ア原告制作物１について
原告制作物１の写真は，控訴人の取締役であったＰ２（以下「Ｐ２」という。）が控訴人の業務として撮影したものであるから，控訴人が職務著作として著作権を有する。控訴人は，播磨喜水に対し，同種のレシピブックの複製を常識的な範囲で許諾したことはあるが，原告レシピブック１の一部の写真である原告制作物１を切り貼りして，被告制作物１を制作するような行為は許諾していない。
イ原告制作物３について
被告制作物３は，原告制作物３のソースコードを無断でデッドコピーしたものであって，行為態様が極めて悪質である。
ウ原告制作物４について
原判決は，被写体と光線の関係が相違するというが，被告制作物４は，写真の左右に左右対称の陰影がつけられており，カメラアングルのみならず被写体と光線の関係が原告制作物４と極めて類似している。被告制作物４は原告制作物４に依拠して制作されたものであり，著作権（翻案権）を侵害している。
エ原告制作物５について
原告制作物５－１（原告ＰＯＰ）は，播磨喜水関連業務委託契約書２の別紙に記載されたＶＩ展開デザインに該当するものである。
(4)著作権侵害による損害額の予備的主張
原告制作物は，明示の利用許諾により有償で複製されていた。その使用料は，制作物の内容や数など異なる点はあるものの平均すると１０万６１１１円であった。
したがって，原告制作物１，２及び４から１２までに係る侵害行為による損害額（著作権法１１４条３項）として，予備的に各１０万６１１１円を主張する。
【被控訴人の主張】
(1)播磨喜水関連業務委託契約２が基本契約でなく，播磨喜水に関する他の
デザイン制作委託契約に適用されないことについて
播磨喜水関連業務委託契約２に基づく成果物は同契約書別紙に列挙されているが，播磨喜水関連原告制作物は列挙されたいずれの成果物にも該当せず，播磨喜水関連業務委託契約２所定の対価とは別に支払がされている。同契約２が播磨喜水に関する個別のデザイン制作委託契約の基本契約である旨を示す条項も存在しない。
したがって，播磨喜水関連業務委託契約２が播磨喜水関連原告制作物に関する契約に適用される余地はない。
なお，控訴人は，原告制作物５－１（原告ＰＯＰ）が播磨喜水関連業務委託契約２のＶＩ展開デザインに含まれると主張するが，同契約の別紙に列挙された対象物に当たらない。
(2)著作権譲渡又は黙示の利用許諾があったことについてア播磨喜水関連原告制作物に係る著作権譲渡について播磨喜水関連原告制作物に係る各デザイン制作委託契約において著作権の帰属の定めや，複製又は利用態様に制限を課す合意は存在しない。これらからすれば，著作権譲渡の合意が存在したと解するのが実態に沿う。
イ播磨喜水関連原告制作物及びナカシマ関連原告制作物に係るデザイン制作委託契約における黙示の包括的な利用許諾の合意について（ｱ）播磨喜水及び被控訴人は，自身の商品の宣伝広告，販促物又は広報資料のデザイン制作を委託したのであるから，播磨喜水関連原告制作物及びナカシマ関連原告制作物に係るデザイン制作委託契約の趣旨及び制作物の性質からして，成果物の著作権につき控訴人が播磨喜水及び被控訴人に対し，被控訴人等の宣伝広告，販促物又は広報資料としての利用を含む事業活動全般に利用するのに必要な範囲で包括的な利用許諾を付与することが黙示的に合意されていたと解するのが当事者の合理的意思に適う。
パッケージデザインと異なり，追加印刷・利用に対する追加料金の支払合意がないこと，デザイン制作委託契約において，著作権譲渡又は包括的利用許諾が行われるのが商慣習であることも，上記解釈を裏付ける。控訴人は，包括的な利用許諾を否定するが，本件各業務委託契約２は著作権の帰属を明記する一方で，被控訴人による成果物の複製又は利用態様について制限を課す規定は存在しない。ナカシマ関連業務委託契約２の成果物であるシンボルマークについて，控訴人が被控訴人の自由な利用を認めているところからも，同一契約に基づく他の成果物について同様に包括的な利用許諾を付与していたことが推認される。（ｲ）本件各業務委託契約２の６条５項の解釈につき，著作権法上の「複製」の意義からすれば，著作物を「変更修正」すれば，同一性を損なわない軽微なものを除いて，通常は複製の範囲を超える「翻案」と解されるから，本件各業務委託契約２の６条５項の「変更修正」が複製を含むとは解されない。
控訴人は，ブランディングを伴う契約であったことをいうが，ブランドイメージの形成，維持，変更は，ブランド主体である播磨喜水及び被控訴人が決定すべき事項であり，変更修正した宣伝広告物を播磨喜水及び被控訴人が対外的に公表・使用したとしても，控訴人に社会的評価の毀損等を生ずることは想定できない。
したがって，本件各業務委託契約２の６条５項は，播磨喜水及び被控訴人による原告制作物の変更修正を禁止，制限する正当な根拠とはならないし，播磨喜水及び被控訴人が，多額の制作費を負担しながら，「変更修正」更には「複製」にまで逐一控訴人の個別の同意を要求され，事業の機動性及び円滑性等を害する不利益を受けることは，明らかにバランスを欠き不合理である。
(3)著作権侵害による損害額の予備的主張について争う。なお，播磨喜水と控訴人との間で，デザイン制作物の複製が別途の利用許諾のもと有償でなされていたものではない。
第３当裁判所の判断


１パッケージデザインの未払報酬等に関する請求について（争点３）当裁判所も，原審と同様に控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は，原判決「事実及び理由」第４の４(4)及び７に記載のとおりであるから，これを引用する（以下に引用する原判決の該当部分を単に「原判決第４の４(4)」などということがある。）。
（原判決の補正）
(1)原判決３３頁４，５行目の「原告パッケージデザイン１－５」を「原告パッケージデザイン１－６」に改める。
(2)原判決４１頁１９行目及び同４２頁６行目の「発注累計個数に応じた」をいずれも「発注累計個数に応じて」に改める。
(3)原判決４２頁２行目の「当事者の意思をそのように解すべき合理性もない。」を「控訴人が値下げの要望に応じて印刷個数による料金の見積を提示した経過からすれば，むしろそれ以前の料金の提示は撤回され，あらたな料金算定方法が合意されたものと解される。控訴人が主張するような合意（発注累計個数に応じた料金を定める際，継続的に追加印刷をしない場合は別途の料金体系に従うとする合意）がデザイン制作委託契約において通常であることを窺わせる証拠はなく，当事者の意思をそのように解する合理性も認め難い。当時，被控訴人が同パッケージデザインを長期間用いて販売を行うということが期待され，その結果，印刷個数により料金を算定することが合意されたとしても，交渉経過において発注個数に応じた見積料金を提示する条件として発注総数等について取決めがされたものでもなく，追加印刷がなくなったからというだけで，上記算定方法についての合意の効力が失われるとは考えられない。」に改める。
２播磨喜水関連原告制作物及びナカシマ関連原告制作物に関する著作権侵害に
係る請求について（争点１，２）
当裁判所も，原告制作物２から４までに関する著作権侵害の事実は認められず，被告制作物５から１２までの制作は原告制作物５から１２までに関する利用許諾の範囲内の利用である（ただし，原告制作物５－２については著作物性が認められない。）と解するが，原審と一部異なり，被告制作物１は控訴人の写真の著作物である原告制作物１に関する著作権（複製権）を侵害するものであって，これによる損害賠償請求は一部理由があり，その余の請求（残部の損害賠償請求，差止請求及び廃棄・回収請求）は，いずれも理由がないと判断する。
その理由は，以下のとおりである。
３認定事実
控訴人とナカシマエナジー，播磨喜水及び被控訴人との取引等に関する事実関係は，次のとおり補正するほか，原判決第４の４(1)から(3)までに記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決２４頁１６行目の「被告，ナカシマエナジー及び播磨喜水いずれの代表取締役でもあったＰ１等が」を「被控訴人及びナカシマエナジーの代表取締役であり，播磨喜水の設立後その代表取締役に就任するＰ１や，従業員で播磨喜水の設立後に取締役に就任するＰ３等が」に改める。(2)原判決２４頁２３，２４行目の「以下のとおりである」の次に「（甲５の１）」を加える。
(3)原判決２５頁２３行目の「著作権」を「著作物」に改める。(4)原判決２６頁２行目末尾の次に改行して，次の記載を加える。「(ｳ)播磨喜水関連業務委託契約２には，業務委託費１０００万円の支払方法につき，契約締結時に５００万円（消費税別。以下，特記しない限り同様）を，本業務終了時に５００万円を支払うものとし（第３条），契約の有効期間を契約締結日から上記の業務委託費の支払が完了するまでとする（第５条）定めがあった。
控訴人はナカシマエナジーに対し，平成２６年１１月１日付けで５００万円を，播磨喜水に対し，平成２７年８月３１日付けで残金５００万円を各請求し，ナカシマエナジー及び播磨喜水は同年９月３０日までに支払を了した（乙１，２）。
(ｴ)播磨喜水は，平成２７年２月３日設立され，Ｐ１が代表取締役に就任した。Ｐ１は，同年７月ころ控訴人に対し，播磨喜水関連業務委託契約１に係る委託費を以後播磨喜水宛に請求するよう求めた。その頃以降，播磨喜水に関するコンサルティング料の支払や制作物に関する控訴人との契約等は播磨喜水が行うようになった（乙１～２０）。」
(5)原判決２６頁７行目の「KUSSUI    BOOK」を「KISSUIBOOK」に改める。
(6)原判決２７頁２行目の「原告制作物３を制作した」の次に「（甲１１の１）」を加える。
(7)原判決２８頁１２行目の「標記」を「表記」に改める。(8)原判決２８頁１８行目の「著作権」を「著作物」に改める。(9)原判決２９頁５行目末尾の次に「控訴人は，原告制作物６の色彩等を変えたデザイン例を記載したガイドラインを被控訴人に交付した（甲１５の１の１）。」を加える。
(10)原判決２９頁１５行目の「掲載されている」の次に「（甲   １５の１の２）」を加える。
４原告制作物２から４までに関する著作権侵害の有無について（争点１－１）(1)原告制作物２から４までに関する著作権侵害の有無については，次のとおり補正し，次項に当審における当事者の補足的主張に対する判断を加えるほか，原判決第４の１から３までに記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
ア原判決２２頁９行目の「被告制作物２は，」の次に「素材の選択や配列に係る具体的な表現において相違しており，」を加える。イ原判決２２頁１７行目の「被告のウェブサイト」を「播磨喜水のウェブサイト」に改める。


ウ原判決２４頁２行目の「カメラアングルは」から同５行目の「できない。」までを「カメラアングルのほか，中央上部の光源により左右に影を生じているという被写体と光線の関係は共通するといい得るとしても，これらの点は，一般的な商品の宣伝広告・販促用写真として顕著な特徴を有するともいい難く，表現上の創作性がある部分に当たるとは俄かにいい難い上，陰影の付け方及び色彩の配合は相違しており，被告制作物４を原告制作物４と比較して見たとき，表現上の本質的特徴の同一性を維持し，原告制作物４の表現上の本質的特徴を直接感得することができるとは評価し難い（本判決注・原告制作物４についての当審における控訴人の補足的主張に対する判断を含む。）。」に改める。(2)原告制作物３についての当審における控訴人の補足的主張について控訴人は，被告制作物３は，原告制作物３のソースコードをデッドコピーして制作された極めて悪質な侵害行為である旨主張する。しかし，原告制作物３が編集著作物としての著作物性を認められないことは，補正して引用した原判決第４の２に記載のとおりである。なお，上記ホームページの制作においては，控訴人のみならず，播磨喜水が委託したホームページ制作業者（有限会社創報堂）も制作に携わっており，被控訴人は被告制作物３のホームページも同一のホームページ制作業者に委託して制作したというのである（弁論の全趣旨）。そうすると，ソースコードに関する何らかの権利が控訴人に帰属するとは限らず，被告制作物３の制作が悪質な侵害行為であるとは直ちに認められない。
５原告制作物１に関する請求について
(1)原告制作物１に関する著作権について（争点１－１）原告制作物１は，平成２８年６月ころ，控訴人と播磨喜水とのデザイン制作委託契約の成果物として納品された原告レシピブック１に掲載された料理の１つ（「手延べ麺のカクテル」などと題する料理）を撮影した写真であり，原告レシピブック１を構成する素材である。
その著作物性には当事者間に争いがなく，証拠（甲４０，４１）及び弁論の全趣旨によれば，原告制作物１は，控訴人の取締役であったＰ２が控訴人の業務として撮影した写真であって，職務著作として控訴人に著作権が帰属すると認められる。
(2)抗弁１（譲渡又は利用許諾）について（争点１－２）ア播磨喜水関連業務委託契約２が基本契約として他のデザイン制作委託
契約に適用されるか否かについて
（ｱ）原告制作物１を含む原告レシピブック１は，播磨喜水関連契約書２に列挙された成果物のいずれにも該当せず，同契約の直接の対象でないことは当事者間に争いがない。
（ｲ）控訴人は，播磨喜水関連業務委託契約２が，控訴人と播磨喜水との間の基本契約であり，個別のデザイン制作委託契約にも適用されると主張する。
しかし，同契約書２の条項中に，基本契約であることを窺わせる規定はない。かえって，控訴人と播磨喜水との個別取引の継続にかかわらず，有効期間を業務委託費の支払完了までに限定した規定を設けており，控訴人は平成２７年８月には業務委託費残代金を請求し，同年９月３０日までにその支払が完了していることからすると，原告レシピブック１の制作以前に播磨喜水関連業務委託契約２の有効期間は終了していると解される。
これらによれば，同契約２が控訴人とナカシマエナジー又は播磨喜水との間の個別のデザイン制作委託契約の基本契約として締結されたものとは解されない。
また，播磨喜水関連業務委託契約２は，対象物を社名・商品のネーミング，ロゴマーク，名刺，封筒等，ブランドの核心となる基本的成果物に限定しており，様々な用途や時期に対応して発注，制作される個別のデザイン制作委託契約とは必ずしも成果物の同質性を認められない。したがって，これらの契約内容を同一に解釈すべき合理性は認め難い。控訴人と播磨喜水との間にブランディングのコンサルティング契約（播磨喜水関連業務委託契約１）が締結されていることも，同様に，個別のデザイン制作委託契約の権利関係等を定める根拠となる事情とはいえない。（ｳ）以上，原告制作物１に関して，播磨喜水関連業務委託契約２が基本契約として適用されるとは認められず，同契約による成果物と同様の権利関係にあるとも認められない。
イ著作権の譲渡の有無
控訴人は，制作物の著作権が控訴人に帰属することを一貫して主張し，控訴人代表者もその旨供述するところ，播磨喜水ないし被控訴人が控訴人との契約の解消に際して著作権の買取りの話が出た際に著作権を既に取得した旨主張した形跡はない。加えて，後記(ｲ)のとおり，播磨喜水又は被控訴人において，自身の事業活動に必要な場面で機動性，円滑性をもってデザイン制作委託契約の成果物を使用するためには，著作権の帰属が必要とまではいえず，利用許諾があれば足りる。
これらによれば，控訴人が播磨喜水との間のデザイン制作委託契約に基づき制作した成果物の著作権が被控訴人に譲渡されたと認めることはできず，控訴人に留保されていたものと解される。
そうすると，原告レシピブック１についても同様であったと推認され，原告レシピブック１に係るデザイン制作委託契約において，原告制作物１の著作権が被控訴人に譲渡されたとは認められない。
ウ黙示の包括的な利用許諾の有無
原告制作物１を含む原告レシピブック１に係るデザイン制作委託契約においては，契約書は作成されておらず，成果物の著作権の帰属や利用に関する明示的な合意は存在しない。また，原告レシピブック１の発注から納品に至る交渉経過等の詳細は明らかでない。
控訴人代表者は，同種の夏用レシピブックにつき，次の夏まで常識的な範囲で増刷することを許諾すると伝えたことがあったとか，レシピブックに掲載された素材等を別の媒体で使うときは連絡があればほぼ快諾しており，追加料金を生じるとは限らないなどと供述している（控訴人代表者本人）。また，控訴人は，播磨喜水の依頼を受けて，シェフコラボレシピブック等に掲載した写真及びレシピ情報等を用いてレシピカードを制作するなど，一旦納品した成果物の一部を他の制作物に用いることもあったことが認められる（甲４３～５０，控訴人代表者本人）。このように，レシピブック等に掲載した写真や情報が，レシピブック以外の媒体において控訴人に制作を依頼せずに使用されることもありうると解されていたことが窺われるものの，新たな制作物において使用する場合の具体的な権利関係が明確に決められていたとは認め難く，控訴人と播磨喜水との間の個別のデザイン制作委託契約の趣旨，内容等から，控訴人の著作物である原告制作物１に関する利用許諾についての当事者の合理的意思を解釈する必要がある。


原告レシピブック１は，播磨喜水の取扱商品をレシピ情報の提供と組み合わせて紹介することによって，宣伝広告，販売促進に役立て，さらにはブランドイメージの向上を図るものとして，播磨喜水が制作を依頼し，控訴人が制作したものと解される。そして，播磨喜水の事業遂行において，原告レシピブック１の内容と整合する範囲で，その成果物の一部をそのまま使用する場合については，播磨喜水のブランドイメージの形成，向上を企図した宣伝広告や販売促進活動における使用として，播磨喜水はもちろん，控訴人も想定していたとみるのが合理的である。しかし，被告制作物１は，原告制作物１（成果物である原告レシピブック１の出来上がった料理の写真である。）を「2017SUMMER」と明記された平成２９年夏期用のチラシの背景に使用したものであり，その制作目的は同じとはいえない。
また，控訴人のデザイナーであるＰ２は，被告制作物１を発見し，平成２９年６月６日，Ｐ１に対し，ＬＩＮＥを通じて抗議をしており（甲１９：「事前にご相談がありましたら問題になりませんでしたが，この件は著作物の無断使用になります。困りましたね。」という内容），控訴人は，本件提訴後，これが被控訴人による最初の著作権侵害であると主張し，控訴人代表者もその旨供述している（甲３９，控訴人代表者本人２１頁）。
これに対し，当時，被控訴人代表者のＰ１は，控訴人から原告制作物１の使用について，許諾があったという反論をしておらず，むしろ，播磨喜水がチラシ等を作成しようとする都度，ブランディング名目で常に事前相談を求められることについて，不満を有していたことが認められる（甲１９，乙３４）。
以上によると，前述したとおり，播磨喜水において，その事業活動の一環として，控訴人が制作した成果物又はその一部をその作成目的に従って，そのまま別の機会に利用する場合はともかく，成果物を構成する素材である原告制作物１（写真）を，事前の許諾を得ずにこれを異なる目的で利用することまで許諾していたと認めることはできない。
エ抗弁１についてのまとめ
被控訴人による被告制作物１の制作は，控訴人の利用許諾を得ずに原告制作物１をそのまま，制作目的の異なる制作物（原判決別紙被告制作物目録記載２のチラシ）の背景に印刷し，これを複製するものであって，原告制作物１の著作権を侵害する行為であると認められる。(3)抗弁２（権利の濫用）について（争点１－３）以上に述べたところに照らせば，被告制作物１は，本来の用途に従い，一般的に想定される利用態様の範囲内で原告制作物１を利用したものとは評価できず，また，このような利用態様が制約されたからといって，播磨喜水の事業活動に著しい支障を来すということもできない。
したがって，原告制作物１に関する著作権侵害に基づく控訴人の請求が権利の濫用に当たるとは解されない。
(4)原告制作物１の著作権侵害に基づく請求について
ア差止請求について
被告制   作物１   （原判   決別紙   被告制   作物目   録記載   ２のチ   ラシ）   は，「2017SUMMER」と明記された平成２９年夏期用のチラシであり，被控訴人が今後同チラシを頒布するおそれがあるとはいい難く，同チラシの頒布の差止めを求める請求は理由がない。
イ廃棄，回収請求について
廃棄，回収請求は，差止請求権の行使を実行あらしめるものであって，差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要すると解される。本件において，被告制作物１に係る差止請求権の行使が認められないのは前述のとおりであるから，その廃棄，回収の必要性も認められない。
したがって，原判決別紙被告制作物目録記載２のチラシの廃棄，回収を求める請求は理由がない。
ウ損害賠償請求について
（ｱ）故意または過失について
原告レシピブック１に係るデザイン制作委託契約において認められる黙示の利用許諾の内容に基づけば，播磨喜水には，原告制作物１に対する著作権侵害につき，少なくとも過失があるというべきである。
（ｲ）損害額について
証拠（甲７の８，甲４４の１～４４の５，甲４５の１，甲５０）及び弁論の全趣旨によれば，原告制作物１を含む原告レシピブック１（１２頁から成り，５種類の料理写真及びそのレシピ情報，表紙写真，及びその料理写真，商品写真，商品の値段その他の情報，通信販売案内等を掲載するもの）の制作に係るオリジナルレシピブランディング料及び撮影・スタイリング・フードコーディネイト料が１００万円であったこと，控訴人においては，同種のレシピブックに掲載した料理の１つのレシピ情報と写真を１枚のレシピカードとして基づいてレシピカードを制作する費用が１枚２万５０００円とされていたことが認められ，控訴人は，レシピカードの上記制作費用が複製の使用料であると主張する。これらを踏まえ，原告制作物１（写真１枚）に対する使用料としては，２万５０００円と認めるのが相当である。
また，事案の内容，認容額その他諸般の事情を考慮し，控訴人が負担した弁護士費用のうち２５００円につき，本件による損害として相当と認める。
（ｳ）以上によれば，原告制作物１に係る著作権侵害による損害賠償請求は，２万７５００円（及び遅延損害金）の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がない。
６原告制作物５に関する請求について
(1)原告制作物５に関する著作権について（争点１－１）原告制作物５－１（原告ＰＯＰの写真及び文章）は，平成２７年１０月ころ，控訴人が播磨喜水の依頼を受けて，姫路店オープンに際して店頭用ＰＯＰとして制作し，その頃納品したものである（甲７の４，甲１４の１の１）。また，原告制作物５－２（原告カタログ２の写真及び文章）は，平成２７年１１月ころ，控訴人が播磨喜水の依頼を受けて制作し，その頃納品した商品カタログ（三つ折りお歳暮用カタログ）に掲載された素材である（甲７の６，１４の１の２）。
原告制作物５－１の著作物性は当事者間に争いがない。そして，証拠（甲３９，４０，４２）及び弁論の全趣旨によれば，原告制作物５－１の写真はＰ２が控訴人の業務として撮影したものであり，文章部分を含め，控訴人の職務著作に当たると認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。


原告制作物５－２の著作物性については，いずれも，３種類の商品（播磨喜水の白，黒，赤）を右下角斜め上方から撮影した写真であり，その撮影方法は，商品を紹介する写真としてありふれた表現である。また，これに付された文章及び「●商品カタログ」に記載された文章（原判決１０７頁記載のもの）の創作性については具体的主張立証がされていないところ，これらは播磨喜水の商品の特性や個別の調理法を紹介したりする内容であるが，それらを説明する表現としては，ありふれたものというべきである。「播磨喜水_白」及び「●商品カタログ」の記載において，素麺の原材料である小麦の香りをアロマと例える表現があるが，その例えがあるというだけで，これらの文章に創作性を認めることはできず，原告制作物５－２の著作物性を認めることはできない。
(2)抗弁１（譲渡又は利用許諾）について（争点１－２）
ア播磨喜水関連業務委託契約２の適用について
控訴人は，原告ＰＯＰ（原告制作物５－１：原判決別紙対照表５に記載のもの）は，播磨喜水関連契約書２の別紙に列挙された成果物のうちのＶＩ展開デザインに該当すると主張する。
しかし，前記５(1)アのとおり，播磨喜水関連業務委託契約２については，平成２７年９月３０日までに業務委託費の支払が完了され，同契約の有効期間が終了したものと解される。また，播磨喜水関連業務委託契約２の対象となるデザイン成果物は同別紙に列挙されており，ＶＩ基本デザインとしてロゴマーク，タグラインなどが記載され，ＶＩ展開デザインとして「名刺，封筒など，ＷＥＢサイトイメージ」と記載されている。そうすると，同契約の対象となるのは，ブランドの核心となる基本的成果物に限定され，当該ブランド自体を表象するものとして長期間にわたり全社的に使用されるものが想定されていると解される。これに対し，原告ＰＯＰは，姫路店オープンに合わせて制作された店頭用ＰＯＰであり，その用途並びに成果物の内容をみても，上記のようなブランドの核心となり，ブランド自体を表象するものとして長期間，全社的に使用されるものとは認められない。
そして，証拠（甲７の４・６）によれば，原告ＰＯＰの制作の対価は，播磨喜水関連業務委託契約２の業務委託費とは別個に支払われているものと認められる。
これらによれば，原告制作物５－１は，播磨喜水関連業務委託契約２とは別個のデザイン制作委託契約に基づくものであり，播磨喜水関連業務委託契約２の定める条項が適用されるものではない。その他，同契約２が基本契約として適用されるとは認められず，関連契約として解釈上考慮すべきとも認められないことは，前記５(2)アにおいて述べたところと同様である。
イ抗弁１（譲渡又は利用許諾）について（争点１－２）原告ＰＯＰである原告制作物５－１は，播磨喜水のブランドイメージの向上を図り取扱商品を紹介する宣伝広告，販売促進のための物品として，播磨喜水が制作を依頼し，控訴人が制作したものと解される。したがって，原告レシピブック１に係るデザイン制作委託契約と同様，原告制作物５－１に係るデザイン制作委託契約においても，同契約の趣旨に基づき，成果物の目的の範囲内で原告制作物を複製することを許諾する合意が存在すると解するのが合理的であり，これに反する控訴人の主張は採用できない。
ウ利用許諾の対象該当性
被告制作物５は，原告制作物５－１と同５－２の写真と文章をそのまま，あるいは組み合わせたものであり，姫路店以外の被控訴人の店舗で店頭用ＰＯＰとして陳列されたものと認められる。これらの写真及び文章は，写真に僅かなトリミングはあるものの，改変なくそのまま写真と文章を組み合わせるなどしてＰＯＰとして制作され店頭に陳列したものと解され，原告制作物５－１のデザイン制作委託契約の成果物である店頭用ＰＯＰと同じ目的，すなわち，播磨喜水のブランドイメージの形成，向上を企図した宣伝広告や販売促進活動等のため，必要な範囲で複製したものということができる。
そうすると，被告制作物５は，原告制作物５－１に係るデザイン制作委託契約における黙示の利用許諾の範囲内とみるのが相当である。したがって，原告制作物５－１に対する著作権侵害に当たるとは認められない。
(3)以上によれば，その余の点につき判断するまでもなく，原告制作物５に関する著作権侵害に係る請求は，理由がない。
７原告制作物６から１２までに関する著作権侵害に係る請求について(1)当裁判所も，被告制作物６から１２までを制作等した被控訴人の行為が，原告制作物６から１２までに関する著作権を侵害したと認めることができないと判断することは，前述（本判決第３の２）のとおりである。その理由は，次のとおり補正するほか，原判決第４の６に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
ア原判決３７頁１０行目末尾の次に「このように，ナカシマ関連業務委託契約２は，被控訴人が納品されたデザイン制作物を当該契約において使用することができる範囲や態様についての明示の規定を設けていないということができる。」を加える。
イ原判決３７頁２２行目の「規定が置かれていること」から２３行目の「『変更修正』とは」までを「規定が置かれており，そのような利用許諾がデザイン制作委託契約において一般的に想定されているといえることや，著作権法上の『複製』の意義からしても，特段の定義を定めないナカシマ関連業務委託契約２の６条５項にいう『変更修正』は，同一性を損なわない軽微な変更修正を除き」に改める。
ウ原判決３８頁１行目の「事業遂行上」から３行目の「許諾する」までを「事業遂行に必要な範囲で，その成果物を複製，利用することを許諾する」に改める。
エ原判決３８頁１７行目の「このような改変」から２１行目末尾までを次のとおり改める。
「控訴人は，原告制作物６について利用に関するガイドライン（甲１５の１の１）を交付したから，これに違反する利用行為の一切は著作権侵害であり，被告制作物６－２もこれに該当する旨主張する。しかし，上記ガイドラインは，最小使用サイズを規定した上で，シンボルマークのバリエーションを提示したものであり，そこに記載された色彩等を含む形態での利用以外を一切禁ずる趣旨を読み取ることは困難である。控訴人が，上記ガイドラインを上記主張の趣旨を明示して被控訴人に交付されたことを認めるに足りる的確な証拠もない。むしろ，控訴人が上記ガイドラインを交付したことにより，原告制作物６の一定程度の改変を許諾していたと認めることが可能である。」
オ原判決４０頁１２行目の「使用されたものである」を「使用されたものであり，それ自体が利用許諾の対象となるひとつの成果物ということができる。」に改める。


令和４年２月２２日判決言渡
令和３年（行ケ）第１０１０２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和３年１２月６日
判                  決
原              告        プーマ   エスイ   ー同訴訟代理人弁理士          三上真   毅被              告          Ｙ同訴訟代理人弁理士          大久保    秀   人
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０２０－８９００４４号事件について令和３年６月２１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴被告は，平成１７年６月２１日，別紙１記載の商標（以下「本件商標」という。）について，指定商品を第２５類「Ｔシャツ，帽子」として商標登録出願をし，平成１９年３月６日，登録査定を受け，同年４月１３日，商標権の設定登録（登録第５０４００３６号。以下，この商標権を「本件商標権」という。）を受けた（甲１の１，１の２，１０５）。
⑵ア原告は，令和２年６月１日，本件商標の指定商品中，「沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージしたＴシャツ，その他のＴシャツ，沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージした帽子，その他の帽子」（以下「本件指定商品」という場合がある。）の商標登録について，本件商標が商標法４条１項７号及び１５号に該当することを無効理由として商標登録無効審判（無効２０２０－８９００４４号事件。以下「本件審判」という。）を請求した（甲１０３，１０５）。
その後，本件商標権について，放棄による登録の抹消（受付日同年９月２９日）がされた（甲１０５）。
イ特許庁は，令和３年６月２１日，「本件審判の請求中，商標法４条１項１５号を理由とする請求は却下する。その余の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年７月１日，原告に送達された。
⑶原告は，令和３年８月３１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，その理由の要旨は，次のとおりである。
⑴商標法４条１項１５号を無効理由とする本件審判の請求についてア本件審判の請求は，本件商標権の設定登録の日から５年の除斥期間を経過した後にされたものであるから，本件審判の請求中，商標法４条１項１５号を理由とする請求は，本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場合」（商標法４７条１項括弧書き）に限りすることができる。イ本件商標は，別紙１のとおり，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字が横書きで大きく表示され，その右上方に，四足動物が右側から左上方に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれるとともに，上記「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字の下に２段にわたって「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」及び「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」という文字が比較的小さく表記されている，文字と図形を結合してなるものである。
一方，原告（請求人）が本件商標の登録無効の理由に引用する商標（以下「引用商標」という。甲２の１，２の２）は，別紙２のとおり，二つの耳がある頭部を有する四足動物が，右から左に向かって，跳び上がるように，頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で，前足と後足を前後に大きく開いている様子が，側面から見た姿でシルエット風に描かれている図形からなるものであり，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る「ＰＵＭＡ」ブランドの被服，帽子等を表示する商標の一つとして，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたと認めることができる。
しかし，①本件商標と引用商標とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なるものであって，類似せず，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用されたとしても，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないから，本件商標は，引用商標の顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させ，又はその名声を毀損させるなどの不正の目的をもって登録出願されたということはできない，②また，本件商標の登録出願の経緯において，被告による本件商標の登録出願が，他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われたものと認めるに足る証左もなく，その他，本件商標が不正の目的で商標登録を受けたものというべき事情は見いだせないから，被告は，不正の目的をもって本件商標の商標登録を受けたものであると認めることはできない，③原告は，本件商標が「不正の目的」で商標登録を受けたものであることの根拠の一つとして，沖縄土産品や沖縄をイメージした商品との関係において，本件商標の文字部分は自他商品識別力を発揮し得ないから，動物図形部分が着目されることを挙げるが，本件商標の文字部分全体は，図形部分よりも大きく，本件商標の面積の大きな部分を占め，印象的な書体を用いて表されているものであって，本件商標の文字部分が自他商品識別力を発揮し得ないというべき事情も見いだせないし，本件商標の文字部分の構成及びこれより生じる意味並びに図形部分の形状を考え合わせると，本件商標は「シーサー」の観念及び称呼を生じるものというべきであって，文字部分が捨象され，図形部分のみが着目されるということはできない。
したがって，本件商標は，「不正の目的」で商標登録を受けたものには該当しないというべきであるから，商標法４条１項１５号を理由とする本件審判の請求は，これを却下すべきものである。
⑵商標法４条１項７号該当性について


本件商標は，引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって，引用商標を連想又は想起させるものでもないから，引用商標の顧客吸引力にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものということはできない。また，本件商標の出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に当たるなど，商標法４条１項７号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって，本件商標が同号に該当するものとはいえない。
第３原告の主張
１取消事由１（「不正の目的で商標登録を受けた場合」（商標法４７条１項括弧書き）該当性の判断の誤り）
⑴本件商標と引用商標の類似性の判断の誤り
ア引用商標の周知著名性
引用商標は，別紙２のとおり，二つの耳がある頭部を有し，頭部と前足の間に間隔があり，全体に細く，先端が若干丸みを帯びた形状となった，右上方に高くしなるように伸びた尻尾を有する四足動物が，右から左に向かって，跳び上がるように，頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で，前足と後足を前後に大きく開いている様子を，側面から見た姿で黒いシルエットとして描いた図形からなる商標である。
原告は，平成１５年１月１７日に引用商標の商標登録がされた以前から引用商標を継続して使用した結果（甲８，９，２８，３１，３２，８８，８９（枝番のあるものは枝番を含む。）），引用商標は，本件商標の登録出願時（平成１７年６月２１日）及び登録査定時（平成１９年３月６日）において，原告の業務に係る「ＰＵＭＡ」ブランドの被服，帽子等を表示する商標の一つとして，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていた。
したがって，引用商標から，「ＰＵＭＡ」ブランドの観念が生じ，「プーマ」の称呼が生じる。
イ本件商標と引用商標との対比
(ア)本件商標は，別紙１のとおり，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字が横書きでやや大きく表示され，その右上方に，四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面からみた姿でシルエット風に描かれた動物図形を配し，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字の下に２段にわたって「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」及び「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」という文字が，比較的小さく表記されている。本件商標の動物図形の内側には，口の辺りに歯のような模様，首の周りに飾り又は巻き毛のような模様，前足と後足の関節部分や尻尾にも飾り又は巻き毛のような模様が，白い線で描かれている。尻尾は，全体として丸みを帯びた形状で，先端が尖っている。本件商標の構成中の「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字の下に２段にわたって記載された「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」及び「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」という文字部分からは，「沖縄由来の魔除け獅子，シーサー」の意味合いが生じる。「シーサー」は，「沖縄で，瓦屋根などにとりつける素朴な焼物の唐獅子像。」（甲５）を意味すること，沖縄の観光のシンボルであることが沖縄県のインターネットホームページにも掲載されており（甲９０），被告が本件商標を制作，出願する前に発行された沖縄の旅行ガイドブックには「シーサー」が沖縄の代表的な土産物として紹介され，沖縄の土産品ショップや沖縄県外で開催された沖縄の物産展では「シーサー」の置物やデザインが施された商品等が陳列されていること（甲９１ないし９５）からすると，「シーサー」は，沖縄の地域を代表するシンボルとして広く認識されるに至っており，沖縄以外で「シーサー」を目にすることはない。
そして，沖縄県内の店舗及びインターネットにおいて，沖縄の観光土産品として本件商標を付された観光客向けＴシャツ等を目にした通常の注意力を有する需要者，取引者は，本件商標の構成中の文字部分の「ＳＨＩ－ＳＡ」，「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」，「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」から，直ちに沖縄の観光のシンボル「シーサー」を想起することが容易に推測されるから，上記文字部分は，当該商品が沖縄由来であることを需要者に印象付ける機能を有するにすぎず，本件指定商品中の「沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージしたＴシャツ，沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージした帽子」との関係において，自他商品識別機能は発揮し得ず，出所識別標識としての称呼，観念は生じない。
そうすると，本件商標から動物図形部分を抽出し，これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるというべきである。
(イ)本件商標の動物図形と引用商標は，そのシルエット，内部に白線による模様があるかなどにおいて差異はあるものの，全体のシルエットは酷似しており，本件商標の動物図形において，内部の白い線の歯のような模様，首の回りの飾り又は巻き毛のような模様，前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様がシルエット全体に占める面積は，比較的小さいことからすると，本件商標と引用商標の外観全体の印象は，非常に似通っている。
また，本件商標の動物図形からは何らかの四足動物の観念が生じ，特定の称呼は生じないが，引用商標からは，「ＰＵＭＡ」ブランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なるところ，本件商標の動物図形から何らかの四足動物以上に特定された観念や，特定の称呼が生じ，それが引用商標の観念，称呼と類似していない場合と比較して，その違いがより明確ではない。


このように，本件商標の動物図形は，引用商標の基本的構成と共通しており，当該構成から生じる共通の印象から，全体として時と処を別にして離隔的に観察した場合，看者に外観上酷似した印象を与えるものであるから，本件商標の動物図形と引用商標は高い類似性がある。(ウ)登録５３９２９４３号商標（以下「被告標章」という。甲６１）は，別紙３のとおり，本件商標の構成中の動物図形に外郭線を加え，首の回り飾りのような模様をわずかに変更した態様からなる標章である。本件商標の動物図形と被告標章は，単に，外郭線を加え，首の回り飾りのような模様をわずかに変更した差異を有するにすぎず，四足動物の基本的態様，構図，特徴は同一である。
知的財産高等裁判所は，平成３１年３月２６日，被告標章についての商標登録無効審判請求を不成立とした審決（無効２０１６－８９００１４号事件）の審決取消訴訟において，被告標章と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの，外観全体の印象は相当似通ったものであるため，「混同を生ずるおそれ」があるとして，被告標章の商標登録が引用商標との関係において商標法４条１項１５号に違反することを理由に審決を取り消す旨の判決（平成２９年（行ケ）第１０２０６号事件。甲６２）をした。その後，特許庁は，無効２０１６－８９００１４号事件について更に審理を行い，令和元年７月２４日，被告標章が同号に該当することを理由に被告標章の商標登録を無効とする審決（以下「別件無効審決」という。）をし，別件無効審決は，同年９月２日，確定した（甲６３）。
ウまとめ
以上によれば，本件商標と引用商標は，文字部分の相違により，商標全体として，外観，称呼及び観念において差異があるとしても，本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標との間に高い類似性が認められ，本件商標は引用商標のデザインの一部を変更してなるものとの印象を与えるから，引用商標の周知著名性と相俟って，本件商標に接した取引者，需要者は，本件商標の構成中の動物図形に着目し，引用商標を連想又は想起させ，その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。
そうすると，本件商標と引用商標とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なるものであって，類似せず，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用されたとしても，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないとした本件審決の判断は誤りである。
⑵「不正の目的」の判断の誤り
ア前記(1)のとおり，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る「ＰＵＭＡ」ブランドの被服，帽子等を表示する商標の一つとして，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知著名であったこと，本件商標の動物図形と引用商標には高い類似性があり，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあることからすると，本件商標の登録出願は，引用商標の顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」で行われたものである。
イ被告は，被告標章の商標登録を無効とする別件無効審決が確定した後も，被告標章をより強調したＴシャツを販売している（甲６７ないし７３）。また，被告は，被告の沖縄県内の店舗（甲２０）及びインターネット（甲１８）において，アダルトグッズのコンドームに被告標章を表示して販売している（甲７４ないし７６）。これによってスポーティーで洗練され，ファッショナブルな引用商標のブランドイメージ，名声が著しく毀損されている。
これらの被告の行為は，被告標章に接する取引者，需要者に，原告の著名な引用商標を連想・想起させ，著名商標の持つ顧客吸引力にただ乗りし，ブランドイメージの毀損を招く，不正の目的によるものである。ウ原告は，本件審判において，令和２年５月３１日付け審判請求書において，「被請求人は，周知著名な請求人の引用商標に化体した顧客吸引力に便乗，毀損することを狙って被請求人標章を制作し，それがあからさまにならないよう，不正の目的において，文字を組み合わせた本件商標を制作，出願した」ことを主張立証し（甲１０３），これに対し被告は，令和２年９月２８日付け上申書をもって，「被請求人は，請求人の主張を認め，請求の趣旨に対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ，本件商標権が遡及消滅することを争わない。」と述べた（甲１０４）。このように本件審判において被告が不正の目的で本件商標を制作し，登録出願をしたことは当事者間に争いがない事実であった。
また，被告作成の平成１９年９月１２日付け「商標登録第５０４００３６号について①」と題する書面（甲４１）には，商標の制作経緯等に関し，「２００３年（平成１５年）年末ごろ，弊社も新アイテムとして『シーサー』を分かりやすく，そして現代の若者にも受け入れられるデザインをコンセプトにしようと改めてデザインを構想しました。２００４年（平成１６年）３月ごろ，コンセプトであげた『分かりやすく・シンプルに』と言うことでデザインに当時では珍しいピクトグラム（道路標識や公共施設，非常口など図柄だけで意味を表現するデザイン）を取り入れてはどうか？と，社内で議論しました。そこで，（スポーツブランド）にはシンプルなデザイン（ロゴ）が多数使用されていたことから世界的に有名な『ラコステ』『ポロ・ラルフローレン』『マンシングウェア』『プーマ』など，動物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にして図③のように大まかなデザインができあがりました。空想上の生物なので，伝統工芸の焼き物や民芸雑貨などをシルエット（影）にしてみたものの形状はまだ複雑でシンプルを追求すると（プーマ）風なデザインになっていました。しかし，デザイン（ロゴ）だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは？等の意見もあり，前述で述べた『獅子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言い方）をデザインに組み合わせてはどうか？ということで図④になりました」，「その後，何度かデザインを変更して図⑤～⑦を経て現在は図⑧（平成１７年から発売）になっています。」との記載がある。上記記載によれば，本件商標（図⑦の動物図形部分を図③に置き換えたもの）は，「世界的に有名な「プーマ」等の動物をモチーフにしたデザインを参考にして」制作されたものであること，動物図形（図③）について「プーマ風なデザイン」であることを自白している。
このように本件審判においては，被告の上記自白をもとに，被告の不正の目的を推認させる事情を原告が具体的かつ詳細に立証した後，被告がこれに争わない意向を表明した経緯がある。


エ以上のとおり，①本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標との間に高い類似性があり，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合は，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあること，②被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があること，③本件審判において，被告の自白をもとに，被告の不正の目的を推認させる事情を原告が具体的かつ詳細に立証した後，被告がこれに争わない意向を表明した経緯があることを総合考慮すれば，被告は，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させ，又はその名声を毀損させる不正の目的で本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたものといえる。
そうすると，本件商標の登録出願の経緯において，被告による本件商標の登録出願が，他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われたものと認めるに足る証左もなく，その他，本件商標が不正の目的で商標登録を受けたものというべき事情は見いだせないから，被告は，不正の目的をもって本件商標の商標登録を受けたものであると認めることはできないとした本件審決の判断は，誤りである。
⑶小括
以上のとおり，本件商標は「不正の目的」で商標登録を受けた場合（商標法４７条１項括弧書き）に該当するから，同法４条１項１５号を理由とする本件審判の請求を却下した本件審決の判断は誤りである。２取消事由２（本件商標の商標法４条１項７号該当性の判断の誤り）商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には，商標の構成自体に公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがなくとも，当該商標を使用することが社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳観念に反する場合，当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合などが含まれる。この「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くもの」には，商標に接する取引者，需要者に，他人の著名商標を連想・想起させ，著名商標の持つ顧客吸引力にただ乗りし，その希釈化を招くなど，不正の目的をもって出願したものが含まれ，かかる商標は，「使用することが社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳観念に反する」ものでもある。そして，同号の該当性は，当該商標の指定商品又は指定役務との関係において判断されものではない。
前記１のとおり，被告は，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させ，又はその名声を毀損させる不正の目的で本件商標の商標登録出願をし，本件商標の商標登録を受けたものである。すなわち，本件商標と引用商標は，文字部分の相違により，商標全体として，外観，称呼及び観念において差異があるとしても，本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標との間に高い類似性が認められ，本件商標は引用商標のデザインの一部を変更してなるものとの印象を与えるから，引用商標の周知著名性と相俟って，本件商標に接した取引者，需要者は，本件商標の構成中の動物図形に着目し，引用商標を連想又は想起させ，その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。このため，本件商標を本件指定商品に使用する場合，引用商標の出所表示機能が希釈化され，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力，ひいては原告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるから，本件商標は，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徴を模倣して登録出願し，その商標登録を受けたものであり，商標を保護することにより，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を保護するという商標法の目的（同法１条）に反するものであって，公正な取引秩序を乱し，商道徳に反するというべきである。
したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当するから，これを否定した本件審決の判断は誤りである。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（「不正の目的で商標登録を受けた場合」（商標法４７条１項括弧書き）該当性の判断の誤り）について
⑴本件商標と引用商標の類似性の判断の誤りの有無について
ア本件商標について
本件商標は，別紙１のとおり，横書きで大きく表示された「ＳＨＩ－ＳＡ」の黒色の文字部分と，その下に比較的小さく表記された「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」及び「ｇＵＡＲＤＩＡｎ    ＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」の二段書きの黒色の文字部分と，上記「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分の右上方に，四足動物が右側から左上方に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれた図形とを結合してなる結合商標である。本件商標の図形部分（動物図形）は，口の辺りに歯のようなものが描かれ，首の部分に飾り又は巻き毛のような模様が，前足と後足の関節部分にも飾り又は巻き毛のような模様が描かれ，尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており，飾り又は巻き毛のような模様が描かれている。
イ引用商標及びその周知著名性について


(ア)引用商標は，別紙２のとおり，二つの耳がある頭部を有する四足動物が，右から左に向かって，跳び上がるように，頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で，前足と後足を前後に大きく開いている様子が，側面から見た姿で，黒いシルエット風に描かれている図形からなる商標である。引用商標の動物の尻尾は全体に細く，右上方に高くしなるように伸び，その先端だけが若干丸みを帯びた形状となっている。(イ)証拠（甲８，９，２８，３１，３２，８８，８９（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１４年４月２４日，指定商品を第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」として，引用商標の登録出願をし，平成１５年１月１７日，その商標登録を受けたこと，原告は，引用商標の登録以前から，Ｔシャツに引用商標と同様の図形を付した商品を販売し，帽子を掲載したカタログの表紙に引用商標と同様の形を白抜きしてその内部に横線を配した図形を記載し，Ｔシャツを掲載したカタログの表紙に引用商標と同様の形を白抜きにした図形を「ＰＵｍＡ」の文字の近辺に記載するなどし，その登録後も，スポーツウェアや帽子に引用商標と同様の形の図形を付した商品を販売し，それらの商品の雑誌の広告に引用商標と同様の形の図形を「ＰＵｍＡ」の文字の近辺に記載するなどして，「ＰＵＭＡ」ブランドの商品の販売事業を展開してきたことが認められる。上記認定事実によれば，引用商標は，本件商標の登録出願時（平成１７年６月２１日）及び登録査定時（平成１９年３月６日）において，原告の業務に係る「ＰＵＭＡ」ブランドの被服，帽子等を表示する商標の一つとして，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知著名であったことが認められる。
そして，引用商標から，「ＰＵＭＡ」ブランドの観念が生じ，「プーマ」の称呼が生じるものと認められる。
ウ本件商標と引用商標との対比について
(ア)原告は，沖縄県内の店舗及びインターネットにおいて，沖縄の観光土産品として本件商標を付された観光客向けＴシャツ等を目にした通常の注意力を有する需要者，取引者は，本件商標の構成中の文字部分の「ＳＨＩ－ＳＡ」，「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」，「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」から，直ちに沖縄の観光のシンボル「シーサー」を想起することが容易に推測されるから，上記文字部分は，当該商品が沖縄由来であることを需要者に印象付ける機能を有するにすぎず，本件指定商品中の「沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージしたＴシャツ，沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージした帽子」との関係において，自他商品識別機能は発揮し得ず，出所識別標識としての称呼，観念は生じないことからすると，本件商標から動物図形（図形部分）を抽出し，これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許される旨主張する。
ａそこで検討するに，本件商標は，別紙１のとおり，中央部に大きく表示された「ＳＨＩ－ＳＡ」の黒色の文字部分が，その下に比較的小さく表記された「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」及び「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」の二段書きの黒色の文字部分が配置され，上記「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分のうちの「ＳＡ」の文字の右側から上方を囲むように動物図形が配置されており，また，本件商標における文字部分全体の面積は動物図形の面積よりも大きいことを看取できる。
本件商標の「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分から，「シーサー」の称呼が生じ，また，「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」の文字部分から，「オキナワンオリジナル」の称呼が生じ，「沖縄のオリジナル」の意味を，「ｇＵＡＲＤＩＡｎＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」の文字部分から，「ガーディアンシシドッグ」の称呼が生じ，「保護者」及び「獅子犬」の意味をそれぞれ読み取ることができる。加えて，「シーサー」は，一般に，「魔除けの一種。沖縄で，瓦屋根などにとりつける素朴な焼物の唐獅子像。」（甲５）を意味することからすると，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分から，沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が生じる。
そして，①本件商標の動物図形が「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分の近接した位置に上記文字部分のうちの「ＳＡ」の文字を囲むように配置された配置態様，②上記文字部分及び動物図形の大きさ，③「シーサー」の形状には，様々なものがあるが，その特徴としては，たてがみや首飾り，剥き出した牙，渦巻くような毛並み，太くふっくらとした尻尾等があるところ（甲６），本件商標の動物図形には，首の部分に飾り又は巻き毛のような模様，前足及び後足の関節部分に飾り又は巻き毛のような模様があり，尻尾は全体として丸みを帯びた先端が尖った形状等であり，上記特徴と概ね一致することからすると，本件商標に接した需要者は，本件商標の動物図形は，沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」を図形化して表示したものと看取するものと認められる。


もっとも，本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標とは，四足動物が右から左に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，跳躍の角度，前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度，胸・背中から足にかけての曲線の描き方について似通った印象を与えることから，本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想，想起するものと一応いい得るが，他方で，上記①ないし③の事情に照らすと，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分があることによって，本件商標の動物図形からは，引用商標から生じる「ＰＵＭＡ」ブランドの観念や「プーマ」の称呼は生じないものと認められるから，本件商標の動物図形と引用商標とに似通っている点があることは，需要者が本件商標の動物図形は沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」を図形化して表示したものと看取するとの上記認定を左右するものではない。
そうすると，本件商標の動物図形と「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分は，外観上は区別できるものではあるが，これを分離して観察することは取引上不自然であるというべきである。
したがって，本件商標から動物図形（図形部分）を抽出し，これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することは相当ではない。
ｂ原告は，本件商標から動物図形（図形部分）を抽出し，これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することができることの根拠として，本件商標の構成中の文字部分の「ＳＨＩ－ＳＡ」，「ＯＫＩｎＡＷＡｎＯＲＩｇＩｎＡＬ」，「ｇＵＡＲＤＩＡｎ    ＳｈＩＳｈＩ－ＤＯｇ」から，直ちに沖縄の観光のシンボル「シーサー」を想起することが容易に推測されるから，上記文字部分は，当該商品が沖縄由来であることを需要者に印象付ける機能を有するにすぎず，本件指定商品中の「沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージしたＴシャツ，沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージした帽子」との関係において，自他商品識別機能は発揮し得ず，出所識別標識としての称呼，観念は生じないことを挙げる。
しかしながら，本件商標の文字部分全体は，本件商標の動物図形よりも大きく，本件商標の面積の大きな部分を占め，別紙１のとおり，印象的な書体を用いて表されているものであり，本件商標の文字部分が本件指定商品（沖縄の観光土産用又は沖縄をイメージしたＴシャツ及び帽子のほか，「その他のＴシャツ」及び「その他の帽子」を含む。）との関係において自他商品識別力を発揮しないというべき事情は認められない。
また，前記ａのとおり，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分から，「シーサー」の称呼及び沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が生じ，本件商標に接した需要者は，本件商標の動物図形は，上記「ＳＨＩ－ＳＡ」を図形化して表示したものと看取するものと認められるから，本件商標の文字部分が捨象され，動物図形のみが着目されるということはできない。
ｃ以上によれば，原告の前記主張は採用することができない。(イ)以上を前提に本件商標と引用商標を対比すると，本件商標と引用商標の外観は，四足動物が右から左に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通った点があるものの，引用商標には本件商標において大きな構成部分である文字部分を有していないという顕著な相違があり，両商標の外観は明らかに異なること，本件商標から「シーサーオキナワンオリジナルガーディアンシシドッグ」の称呼が生じ，沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が生じるのに対し，引用商標からは，「プーマ」の称呼が生じ，「ＰＵＭＡ」ブランドの観念が生じるから，両商標は，称呼及び観念において異なるものである。
以上のとおり，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれにおいても異なるものであり，本件商標と引用商標が本件指定商品に使用されたとしても，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできないから，本件商標と引用商標は，類似しない。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
⑵不正の目的の判断の誤りの有無について
原告は，①本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標には高い類似性があり，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあること，②被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があること，③本件審判において，被告の自白をもとに，被告の不正の目的を推認させる事情を原告が具体的かつ詳細に立証した後，被告がこれに争わない意向を表明した経緯があることを総合考慮すれば，被告は，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させ，又はその名声を毀損させる「不正の目的」で本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたものである旨主張する。アそこで検討するに，①については，引用商標は原告の業務に係る周知著名な商標ではあるが，前記(1)ウ(イ)認定のとおり，本件商標と引用商標とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なり，本件商標と引用商標は，類似しない。


また，本件商標の動物図形と引用商標は，四足動物が右から左に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通った点があることから，本件商標に接した需要者は，本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想，想起するものと一応いい得るが，「ＳＨＩ－ＳＡ」の文字部分が近接した位置にあることによって，本件商標の動物図形からは，引用商標から生じる「ＰＵＭＡ」ブランドの観念や「プーマ」の称呼は生じないものと認められること（前記(1)ウ(ア)ａ）に照らすと，本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想，想起するからといって，被告が本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたことについて，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」があったものと認めることはできない。
イ②については，証拠（甲６１ないし６３）によれば，知的財産高等裁判所は，別紙３のとおりの構成からなる被告標章についての商標登録無効審判請求を不成立とした審決（無効２０１６－８９００１４号事件）の審決を取り消す旨の判決をした後，特許庁が被告標章が商標法４条１項１５号に該当することを理由に被告標章の商標登録を無効とする別件無効審決をし，別件無効審決は，令和元年９月２日，確定したことが認められる。しかしながら，本件商標と被告標章の外観は，四足動物が右から左に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通った点があるものの，被告標章には本件商標において大きな構成部分である文字部分を有していないという顕著な相違があり，両商標は，外観，称呼及び観念において異なり，類似しないことに照らすと，原告が主張する被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があるからといって，被告が本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたことについて，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させ，又はその名声を毀損させる「不正の目的」があったものと認めることはできない。
ウ③については，商標登録無効審判の審判手続においては，職権で証拠調べをすることができ，当事者が申し立てない理由についても審理することができるなどの職権探知主義が採用され（商標法５６条において準用する特許法１５０条１項，１５３条１項），自白法則は適用されないから（商標法５６条において準用する特許法１５１条が準用する民事訴訟法１７９条の規定から「当事者が自白した事実は証明することを要しない」とした部分の準用が除かれている。），商標登録無効審判の請求人は被請求人が商標登録の無効理由を基礎づける事実について自白した場合であっても，当該事実を証拠によって証明する必要がある。また，被請求人には特許庁がした審決を取り消す権限がなく，商標登録無効審判に処分権主義の適用はないから，被請求人は，請求人の請求を認諾することはできないものと解される。
しかるところ，原告が③の根拠として挙げる被告作成の令和２年９月２８日付け上申書（甲１０４）には，「被請求人は，請求人の主張を認め，請求の趣旨に対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ，本件商標権が遡及消滅することを争わない。」との記載があるが，上記記載中の「請求人の主張を認め」にいう「請求人の主張」を基礎づける具体的な事実が特定されていないから，上記記載をもって被告が具体的事実について自白したものと認めることはできないのみならず，具体的事実を証明する供述証拠として評価することもできない。また，上記記載中の「請求の趣旨に対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ…争わない。」との部分は請求の認諾の趣旨のものとうかがわれるが，商標登録無効審判においては請求の認諾はできないから，上記部分を斟酌することはできない。次に，原告が③の根拠として挙げる被告作成の平成１９年９月１２日付け「商標登録第５０４００３６号について①」と題する書面（甲４１）には，商標の制作経緯等に関し，「２００３年（平成１５年）年末ごろ，弊社も新アイテムとして『シーサー』を分かりやすく，そして現代の若者にも受け入れられるデザインをコンセプトにしようと改めてデザインを構想しました。２００４年（平成１６年）３月ごろ，コンセプトであげた『分かりやすく・シンプルに』と言うことでデザインに当時では珍しいピクトグラム（道路標識や公共施設，非常口など図柄だけで意味を表現するデザイン）を取り入れてはどうか？と，社内で議論しました。そこで，（スポーツブランド）にはシンプルなデザイン（ロゴ）が多数使用されていたことから世界的に有名な『ラコステ』『ポロ・ラルフローレン』『マンシングウェア』『プーマ』など，動物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にして図③のように大まかなデザインができあがりました。空想上の生物なので，伝統工芸の焼き物や民芸雑貨などをシルエット（影）にしてみたものの形状はまだ複雑でシンプルを追求すると（プーマ）風なデザインになっていました。しかし，デザイン（ロゴ）だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは？等の意見もあり，前述で述べた『獅子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言い方）をデザインに組み合わせてはどうか？ということで図④になりました」，「その後，何度かデザインを変更して図⑤～⑦を経て現在は図⑧（平成１７年から発売）になっています。」との記載がある。しかし，上記記載中の「『プーマ』など，動物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にし」た，「（プーマ）風なデザインになっていました」旨の部分は，これに引き続く「デザイン（ロゴ）だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは？等の意見もあり，前述で述べた『獅子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言い方）をデザインに組み合わせてはどうか？ということで図④になりました」との記載と併せて読めば，図③の動物図形は，『プーマ』など，動物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にして『シーサー』を表現する意図で作成されたものとうかがわれるから，被告が周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」で本件商標（図⑦の動物図形部分を図③に置き換えたもの）の登録出願をし，その商標登録を受けたことを認め，あるいはこれを裏付ける趣旨の記載であると評価することはできない。
したがって，上記書面から，被告に上記「不正の目的」があったものと認めることはできない。
エよって，原告の前記主張は採用することができない。
(3)小括


主        文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は、控訴人らにかかる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）２条５項に定める個人番号を収集、保存、利用及び提供してはならない。
３被控訴人は、保存している控訴人らの個人番号を削除せよ。４被控訴人は、控訴人らに対し、各１１万円及びこれに対する控訴人Ａ及び同Ｂにつき平成２８年５月３日から、その余の控訴人らにつき平成２７年１２月１８日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１請求
控訴人らは、国のマイナンバー制度により憲法１３条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、国家賠償法１条１項に基づき各１１万円（慰謝料１０万円及び弁護士費用１万円）の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。２マイナンバー制度の概要（以下略称は原判決と同じ。）マイナンバー制度は、平成２７年１０月５日に施行された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号利用法）に基づき、平成２８年１月１日から個人番号の利用が開始された制度である。法律施行時における制度の概要は、別紙２マイナンバー社会保障・税番号制度概要資料（乙１）のとおりであり、法の目的、個人番号の利用・提供に関する制度、目的外利用及び情報漏洩を防止するための措置等の概要は、原判決「事実及び理由」第２の２の前提事実等及び第３の２⑷イの認定事実のとおりである。３控訴人らの主張（マイナンバー制度によるプライバシー侵害の危険性）マイナンバー制度（個人番号、個人番号カード、情報提供ネットワークシステム等の個人番号の利用・提供に関する制度全般を指す。）は、次のとおり控訴人らのプライバシーの侵害の危険性が極めて高い制度であり、制度の必要性も存しない。マイナンバー制度により、控訴人らは、憲法１３条で保障されたプライバシー権を侵害され、マイナンバー制度の危険性を除去及び予防するためには、控訴人らの個人番号の収集・保存・利用・提供を差し止めるしか方法はなく、プライバシー権侵害に対する原状回復として、国が保存する個人番号の削除が必要である。プライバシー権は、極めて高度な情報化社会を迎えた今日においては自己情報コントロール権として保障されなければならない。国は、控訴人らの同意なく控訴人らの特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報）を収集・保存しているから、控訴人らの自己情報コントロール権をも侵害している。個人番号は、納税者番号（税務分野で個人を識別する背番号）と社会保障関係の番号（社会保障分野で個人を識別する背番号）として、広く民間で収集・保存され、関係行政庁等へ提出する書類に記載される番号となる。したがって、行政機関のみならず、民間においてもいたるところに特定個人情報データベースができることになり、官民を問わずに大量の特定個人情報の漏洩が発生し、機微なプライバシー情報が違法に収集されたり、公開されたりする危険性がある。一旦漏洩した特定個人情報は、名寄せのマスターキーである「マイナンバー」（個人番号）により、多くの分野の個人情報を、他人の個人情報と混同することなく、容易かつ確実に名寄せ・突合（データマッチング）することが可能となり、本人の関与しないところで、その意に反した個人像が勝手に作られる危険性がある。番号利用法に定められた行政機関等においては、平成２９年１月以降、情報提供ネットワークシステムを通じて、全国民・外国人住民の個人番号を名寄せ・突合できることになり、当該行政機関等の担当者が情報要求の目的を偽るなどして情報収集を行うという危険性がある。
このように、特定個人情報が漏洩し、それが名寄せ・突合されれば、その対象者の個人像が明らかになり、当該情報を利用すれば、その人に成りすますことが容易となる。また、マイナンバー制度の施行に伴って交付される通知カードや個人番号カードの不正取得、あるいは偽造等による成りすましの危険性も高い。さらに平成２９年１月以降、マイナポータルから自己の個人情報の閲覧や各種行政等の手続が相当広範囲にできるようになり、高齢者等のＩＴ弱者の手助けをするかのように装ってパスワードを教えてもらうなどすれば、他人のマイナポータルにアクセスし、個人情報をのぞき見し、手続を好き勝手に行うことも可能となる。
４被控訴人の反論
マイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集、保存、利用及び提供することによって、憲法１３条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」は侵害されず、また、このような自由が侵害される具体的な危険もない。
個人番号自体は、単なる個人識別情報にすぎない。情報提供ネットワークシステムにより提供される特定個人情報も、他の法令又は条例に基づき行政機関等による保有、利用が認められている情報であり、番号制度における個人番号の利用及び特定個人情報の提供は、法令等の根拠に基づき、正当な行政目的の範囲内で行われる。システム技術上又は法制度上の不備により、控訴人らの個人番号及び特定個人情報が、法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的危険はない。
５争点
争点は、国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集、保存、利用及び提供することが、違法であるか否かであり、マイナンバー制度によって、憲法１３条により保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が侵害され、又はそのような自由が侵害される具体的な危険があるか否かである。
当事者の主張は、以上のほか原判決「事実及び理由」第２の３のとおり。ただし、被控訴人の主張のうち原判決１４頁１８行目からの「原告らが主張する自己情報コントロール権は、権利の外苑及び内容が不明確であり、憲法１３条がこれを保障していると解することはできない。」の「権利の外苑」を「権利の外延」と改める。
６原審の判断
原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却した。


原審は、①個人番号及び個人情報について、憲法１３条が自己情報コントロール権を保障していると解することはできないと判断したが、他方で、②番号制度によって、個人番号等が、正当な目的の範囲を逸脱して収集等されている場合、正当な目的の範囲を逸脱して収集等される具体的な危険がある場合又は個人番号等が外部に漏洩する具体的な危険があると認められる場合には、番号制度によって、憲法１３条に保障される「個人に関する情報をみだりに収集、保存、利用されない自由及び第三者に開示されない自由」が侵害されているという余地があると判断した。その上で、控訴人らの個人番号等が正当な目的の範囲を逸脱して収集等されている事実は認められず、番号制度によって、控訴人らの個人番号等が正当な目的の範囲を逸脱して収集等される具体的な危険及び控訴人らの個人番号等の収集等によって控訴人らの個人番号等が外部に漏洩する具体的な危険があると認めることはできないと判断したものである。
第３裁判所の判断
１要旨
当裁判所は、マイナンバー制度は、行政機関等が、個人番号の有する個人識別機能を活用し、情報システムを運用して効率的な情報の管理及び利用並びに迅速な情報の授受を行うことができるようにすることにより、行政運営の効率化及び行政分野における公正な給付と負担の確保を図り、手続の簡素化による国民の負担軽減や本人確認の利便性の向上を得られるようにするという正当な行政目的に基づき、制度が実施され、運用されているものと認める。
一方で、マイナンバー制度により個人番号を利用して個人番号を内容に含む個人情報（特定個人情報）が提供され、個人番号や特定個人情報が情報システムで管理及び利用されることにより、控訴人らが懸念するように、個人情報が集積、集約されて個人の人物像を勝手に形成されるデータマッチングの危険性や、法制度やシステム技術上の措置をすり抜け、あるいは個人番号を利用した成りすましにより、個人情報が漏洩する危険性を一概に否定することはできないと考える。しかし、マイナンバー制度は、このような制度の運用に伴う個人情報の不正な利用や情報漏洩の危険を防ぐため、個人番号や特定個人情報の提供が、法令の根拠に基づき正当な行政目的の範囲内で行われ、かつ、個人番号や特定個人情報が目的外に提供されたり、システム技術上の不備によって漏洩したりしないように、相応の法制度上及びシステム技術上の措置が講じられているといえる。控訴人らの懸念する個人情報の不正な利用や情報漏洩の危険性が一般的抽象的には認められるとしても、国がマイナンバー制度の運用により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集、保存、利用及び提供することが、控訴人らの個人情報がみだりに第三者に開示又は公表されるという具体的な危険を生じさせる行為であるということはできない。控訴人らが、個人番号の利用に同意していないとしても、マイナンバー制度の運用により、憲法１３条により保障されるプライバシー権を侵害され、又は侵害される具体的な危険性があるとは認められない。マイナンバー制度によって、控訴人らが、憲法１３条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され、又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから、国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集、保存、利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。
よって、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は、国による個人番号の収集、保存、利用及び提供の行為が、控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから、すべて理由がない。
控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。２マイナンバー制度による個人番号の利用及び特定個人情報の提供について前記第２の２の事実と証拠及び弁論の全趣旨により、以下の事実が認められる。
⑴マイナンバー制度の導入の趣旨目的
マイナンバー制度は、別紙２の制度概要のとおり、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を正確かつ迅速に行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するために導入された制度である。行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにすることを目的とする（番号利用法１条）。個人番号は、住民票コードを変換して得られる番号で、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定される番号をいい（番号利用法２条５項）、上記住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものではなく、全国を通じて重複のない唯一無二の１１桁の番号及び１桁の検査用数字により構成されている（同法施行令８条）。この個人番号により、特定の個人を識別することが可能となり、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が保有する個人の情報が、同一人の情報であるか否かを確認することができる。個人番号カードとは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、カード記録事項が電磁的方法により記録されたカードである（番号利用法２条７項）。個人番号カードの概要は、別紙３（乙４）のとおりであり、個人番号カードは、本人確認の上で本人に交付することとされ、個人番号カードのＩＣチップには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないなどのセキュリティ対策が講じられている。⑵個人番号の利用及び特定個人情報の提供ができる範囲及び方法個人番号は、番号利用法９条に規定された場合に限り利用することができる。具体的には、①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災に係る事務での利用（同法９条１項、２項、別表第１）、②当該事務に係る申請・届出等を行う者（代理人、受託者を含む。）の事務処理上必要な範囲での利用（同条３項）、③災害時の金融機関での利用（同条４項）、④同法１９条１２号ないし１６号により特定個人情報の提供を受けた者による必要な限度での利用（同条５項）である。


特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、特定個人情報の提供は、提供先において、個人番号と個人情報を結び付けて管理することを可能にする。特定個人情報は、番号利用法１９条に規定された場合（原判決別紙３のとおり）を除き、提供をしてはならないとされている（同法１９条）。なお、番号利用法１９条７号及び８号による特定個人情報の提供は、総務大臣が個人情報保護委員会と協議して設置し、管理する情報提供ネットワークシステム（同法２条１４項、２１条１項）を通じて行われる。
情報提供ネットワークシステムは、番号利用法別表第２の第１欄に掲げる「情報照会者」が、同表第３欄に掲げる「情報提供者」から同表第２欄に掲げる処理をするために必要な同表第４欄に掲げる特定個人情報の提供を受ける場合にのみ利用できる（同法２条１４項、１９条）。情報提供者は、番号利用法１９条７号又は８号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合で、当該提供の求めについて総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない（同法２２条１項、２６条）。情報提供ネットワークシステムの概要は、別紙４マイナンバー制度における情報連携のシステム概要（乙２３）及び別紙５特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（乙２０）のとおりであり、情報提供ネットワークシステムにおいては、情報漏洩を防ぐため、個人情報を集中的に管理するのではなく、情報の分散管理などのシステム技術上の措置が講じられている。
⑶情報漏洩を防止する法制度上の措置
番号利用法は、情報漏洩を防止するための制度上の措置として、①個人番号利用事務実施者による個人番号利用事務等の再委託の制限及び委託先等の監督（１０条、１１条）、②個人番号利用事務等実施者による個人番号の漏洩等を防止するために必要な措置（安全管理措置）の実施義務付け（１２条、２条１２項及び１３項）、③総務大臣、情報照会者、情報提供者等による情報提供の記録・保存の義務付け（２３条、２６条）、④情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携が実施された際の記録を確認するため、行政機関個人情報保護法に基づく開示請求又は政府が運用するオンラインサービスであるマイナポータルの利用（マイナポータルの仕組みは別紙２の概要資料１３頁参照）、⑤総務大臣並びに情報照会者及び情報提供者による秘密の管理のために必要な措置の実施義務付け（２４条）、⑥情報提供等事務等の従事者に対する秘密保持義務（２５条）、⑦個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者による特定個人情報ファイルの作成の制限（２９条）、⑧特定個人情報ファイルを保有しようとした行政機関の長等による特定個人情報保護評価（特定個人情報の漏洩その他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価）の実施（２８条）、⑨特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対するサイバーセキュリティの確保に関する事項等に関する研修の実施（２９条の２）、⑩個人情報保護委員会による監視・監督（２８条２項、３項、３３条、３４条、３５条、３７条、３８条）、⑪正当な理由のない特定個人情報ファイルの提供、個人番号の提供又は盗用、情報連携に係る秘密の漏洩又は盗用、詐欺又は暴行等による個人番号の取得、国の機関等の職員の職権濫用による特定個人情報が記録された文書等の収集、個人番号カードの不正取得等、個人番号や特定個人情報の不正な取得や情報漏洩に対する罰則（４８条ないし５０条、５１条１項、５２条ないし５４条、５５条、５５条の２。別紙２概要資料１１頁参照）を規定している。
詳細は、前記引用の原判決「事実及び理由」第３の２⑷のとおりである。
⑷情報漏洩等を防止するシステム技術上の措置
個人番号を利用した行政機関等相互の情報連携が行われる情報提供ネットワークシステムは、総務大臣が委員会と協議して設置及び管理するものとされ（番号利用法２１条１項）、総務大臣は、情報提供等事務に関する秘密の漏洩の防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステムの安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置の実施が義務付けられている（同法２４条）。情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定めるものとされ、番号利用法の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令に基づき技術的基準が定められている。
上記各規定に基づき、情報漏洩を防止するためのシステム技術上の措置として、①情報提供ネットワークシステムで提供される特定個人情報の管理を一元管理ではなく分散管理すること、②情報提供ネットワークシステムに対するアクセスの制御、③情報提供ネットワークシステムによる情報連携を行うにあたって、個人番号ではなく総務大臣から取得する情報提供用個人識別符号を利用すること（番号利用法施行令２０条）、④通信の暗号化（番号利用法２条１４号）、⑤地方自治体におけるマイナンバー関連システムのインターネットリスクからの分離（乙９の３１、３２頁）、その他の不正アクセスや内部不正等へのセキュリティ対策が講じられ（別紙２概要資料８～１０頁参照）、個人番号や特定個人情報の目的外利用や情報漏洩を防ぐシステム技術上の措置が講じられている。
３マイナンバー制度の運用によるプライバシー侵害の有無憲法１３条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される。そこで、以下、マイナンバー制度の運用によって、個人番号を内容に含む控訴人らの個人情報（特定個人情報）が、控訴人らの同意なく行政機関等に対して提供されることにより、控訴人らの私生活上の自由（プライバシーの権利）の一つである「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が侵害され、又は侵害される具体的な危険があるか否かを検討する。この点、控訴人らは、マイナンバー制度の目的は、このようなプライバシー権を制約するための目的として、高度に重要であるとはいえないと主張する。しかし、前記２⑴、⑵のとおり、マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を正確かつ迅速に行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するために導入された制度であり、個人番号が有する個人識別機能を活用し、個人番号に結び付いた個人情報である特定個人情報について、情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに迅速な情報の授受を行うことができるようにする制度である。このようなマイナンバー制度の目的に沿って個人情報を提供することが、およそ行政として重要性が認められないということはできない。


個人番号の利用及び特定個人情報の提供は、法令の根拠に基づき、行政運営の効率化、公正な給付と負担の確保及び国民の利便性の向上という正当な行政目的の範囲内で運用されることとなっている。番号利用法では、当該目的を達成するための基本理念が定められ（３条）、同理念にのっとって、国又は地方公共団体が個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講じることが国又は地方公共団体の責務とされ（４条、５条）、個人番号等を利用する事業者も、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が個人番号の利用に関し実施する施策に協力するように努めるものとされている（６条）。そして、個人番号の利用及び特定個人情報の提供は、番号利用法９条各項及び同法１９条各号に定められている場合に限られ、いずれの場合も、行政運営の効率化、公正な給付と負担の確保及び国民の利便性の向上を図るという正当な行政目的を達成するために必要な範囲内での利用又は提供が予定されており、必要な範囲を超えた個人番号及び特定個人情報の利用及び提供を許容しているものではない。以上のとおり、マイナンバー制度における個人番号の利用及び特定個人番号の提供は、正当な行政目的の範囲内で行われていると認められる。なお、理由を補足すれば、原判決「事実及び理由」第３の２⑶アないしウの説示のとおりである。控訴人らは、特定個人情報が提供される場合を定める番号利用法１９条１４号が「その他政令で定める公益上の必要があるとき」と定めていることは、特定個人情報が提供される場合の定めを政令に白紙委任しているものであり、国会を国の唯一の立法機関と定めた憲法４１条に反し、そうした規定によって特定個人情報を収集等することは憲法１３条によって保障される自己情報コントロール権を侵害すると主張し、番号利用法１９条１４号の委任規定に基づき、番号利用法施行令２５条、別表により、税務調査、少年法・国際捜査共助法、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律との関係、公安分野（破壊活動防止法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律）での特定個人情報の提供が定められていることにつき、特定個人情報の提供を広汎に認めるものとなり番号利用法１９条１４号に違反し違法であるか、違法でないとすれば特定個人情報の提供を過度に広汎に認めている番号利用法１９条１４号が憲法４１条に反することになると主張する。たしかに、番号利用法１９条１４号の委任規定は、「その他政令で定める公益上の必要があるとき」とのみ規定しており、規定の文言上は、「政令で定める公益上の必要」の内容、程度が限定されていない。しかし、番号利用法１９条は、個人番号の利用による便益を承認しつつも、個人番号と情報システムを利用して個人情報が提供されることにより個人情報の不正利用や情報漏洩の危険性が高まることに配慮し、特定個人情報が提供される場合を同条に規定する重要な公益上の必要がある場合に限定することを規定の趣旨としているものである。このような規定の趣旨からすれば、番号利用法１９条１４号の委任規定における「その他政令で定める公益上の必要があるとき」とは、内容程度において無制限に公益上の必要があるときを政令で定めることを委任した趣旨であるとは到底解されない。むしろ、番号利用法１９条１４号の委任規定の趣旨は、前記のような同条の規定の趣旨からみて、１９条１４号に例示された国会における審査・調査、裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、犯則事件の調査、会計検査院の検査に準ずるような審理判断のための事実の調査や情報収集の手続として重要性を有する公益上の必要がある場合であって、その事実の調査や情報収集が法令に基づいて行われるものに限定して、政令に規定を委任したものと解するのが相当である。このように委任の範囲が限定的に解釈できる以上、番号利用法１９条１４号の委任規定が憲法４１条に違反するような白紙委任の規定であるということはできない。また、番号利用法１９条１４号の委任に基づいて、政令において税務調査等の場合が定められていることも、上記のとおり限定的に解釈される委任規定の趣旨に反するものとはいえないから違法とはいえない。税務調査が法案の審議過程で削除されたにもかかわらず政令で規定されたことも、政令が法律の委任の範囲を超えて違法であることを直ちに裏付けるものとはいえない。
また、控訴人らの主張する自己情報コントロール権については、マイナンバー制度の運用によって控訴人らの同意なく個人番号や個人番号に結び付いた特定個人情報を第三者に提供することが、すべて自己情報コントロール権の侵害となり、憲法１３条の保障するプライバシー権の侵害にあたるという趣旨の主張であるとすれば、原判決「事実及び理由」第３の１の説示のとおり、そのような意味内容を有する自己情報コントロール権までは、憲法１３条の保障するプライバシー権として認められるとは解されない。したがって、控訴人らの同意なくマイナンバー制度によって個人番号や特定個人情報を第三者に提供することが、直ちにプライバシー権の侵害にあたるとはいえない。
４マイナンバー制度によるプライバシー侵害の具体的な危険性についてマイナンバー制度において取り扱われる個人情報の中には、所得や社会保障の受給歴など秘匿性の高い情報も含まれ、その量も多い。そして、マイナンバー制度においては、個人を識別する個人番号に結び付け、情報システムを利用して個人情報の提供・管理・利用を行って行政の効率化を図る制度である以上、個人番号を用いて集積・集約された個人情報が外部に漏洩する危険や個人番号の不正利用等の危険、様々な個人情報が個人番号をキーに集積・集約されて本人が意図しない形で個人像が構築されるデータマッチングの危険など、控訴人らの危惧するようなプライバシー侵害の危険性が生ずることは、利便性の反面として避けられないものがあり、そのような危険が抽象的には存在することは、被控訴人も特に争っていない。しかし、控訴人らが本件訴訟で求めているように、プライバシー権に基づく妨害予防又は妨害排除請求として、控訴人らの個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、これらの行為による損害の賠償を求めるには、国がマイナンバー制度の運用によって控訴人らの個人番号の収集、保存、利用及び提供をすることが違法であるといえる必要があり、そのためには、制度の運用により上記のようなプライバシー侵害の一般的抽象的な危険性が生ずるというだけでは足りず、マイナンバー制度の運用によって、控訴人らに関する情報がみだりに第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているといえる必要がある。しかし、前記２⑴、⑵のとおり、マイナンバー制度は、正当な行政目的に基づき、その目的に必要な限りで、個人番号とこれに結び付いた個人情報が提供されるような法制度であって、マイナンバー制度の運用による個人番号の利用及び特定個人情報の提供は、正当な行政目的の範囲内で行われるように制度設計がされている。


令和５年７月２６日判決言渡
令和４年（行ケ）第１００８０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和５年５月２４日
判        決
原         告    天昇電気工業   株式会   社
同訴訟代理人弁理士    田辺   恵
被        告    特許庁   長官
同指定   代理人      里村利光
同            井口猶   二
同            井   上   千弥子
同            清川恵   子
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１特許庁が不服２０２１－４１５号事件について令和４年６月２７日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告による出願と拒絶理由通知の受領
原告は、平成３１年４月１７日、名称を「樹脂加飾物品および物品表面の凸部加飾加工方法」とする発明につき特許出願（特願２０１９－７８３４１号。請求項の数８。以下「本願」という。甲１５）をしたが、令和２年８月１３日付け拒絶理由通知書（以下「本件拒絶理由通知」という。甲１６）を受領した。
本件拒絶理由通知には、本願は新規性欠如（拒絶理由１）及び進歩性欠如（拒絶理由２）により拒絶すべきものとし、以下の理由がそれぞれ示され、後記引用文献１ないし６に記載された発明事項が示されていた。①本願の請求項１ないし８の発明につき、引用文献１（特開昭５７－３２９４０号公報（発明の名称「成形品の製造方法」、出願人松下電器産業株式会社、公開日昭和５７年２月２２日。以下この文献に記載された発明を「引用発明」という。甲８）に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた
②本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文献２（特開平２－２９９８０３号公報、甲９）に記載された発明であるか、その記載に基づき当
業者が容易に発明をすることができた
③本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文献３（特開平９－１２４０４３号公報、甲１０）に記載された発明であるか、その記載に基づき
当業者が容易に発明をすることができた
④本願の請求項１、２、４の発明につき、引用文献４（特開平４－６２０９９号公報、甲１１）に記載された発明であるか、その記載に基づき当
業者が容易に発明をすることができた
⑤本願の請求項１、５の発明につき、引用文献５（特開昭５８－４２４２４号公報、甲１２）に記載された発明であるか、その記載に基づき当業
者が容易に発明をすることができた
⑥本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文献６（特公昭４９－２４５７８号公報、甲１３）に記載された発明であるか、その記載に基づき
当業者が容易に発明をすることができた
⑦本願の請求項３の発明につき、引用文献４に記載された発明に引用文献１ないし３、６に記載された周知の構成を適用することにより容易に
発明をすることができた
⑧本願の請求項４の発明につき、引用文献１ないし６に記載された発明に周知の構成を適用することは設計的事項に過ぎないから容易に発明を
することができた
⑨本願の請求項５の発明につき、引用文献２ないし４、６に記載された発明に引用文献１、５に記載された周知の構成を適用することにより容
易に発明をすることができた
⑩本願の請求項６ないし８の発明につき、引用文献２に記載された発明に引用文献１に記載された発明の構成を採用することにより容易に発明
をすることができた
⑪本願の請求項８の発明につき、引用文献１、２に記載された発明に周知の構成を適用することは設計的事項に過ぎないから容易に発明をする
ことができた
(2)原告による意見書の提出と手続補正、拒絶査定原告は、令和２年１０月１日に意見書（以下「本件意見書」という。甲１７）を提出し、同日、手続補正（請求項の数５。以下「第１次補正」という。甲１８）をしたが、同月６日付けで拒絶査定（以下「本件拒絶査定」という。甲１９）を受けた。
(3)本件拒絶査定の内容
本件拒絶査定には、本件拒絶理由通知に記載した理由１（新規性欠如）、同２（進歩性欠如）により本件出願を拒絶すべきものとし、以下の①ないし③の内容が示され、各引用文献に記載された発明の内容と進歩性の欠如については相違点に係る構成につき容易想到とする理由等が記載されていた。①本願の請求項１ないし３の発明につき、引用文献１に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた②本願の請求項１ないし３の発明につき、引用文献２、１の記載に基づ
き当業者が容易に発明をすることができた
③本願の請求項３の発明につき、引用文献１、２の記載に基づき当業者
が容易に発明をすることができた
その上で、「以下に記載する事項は本願拒絶査定を構成するものではないが、現在存在している拒絶理由である。」として、請求項５の発明につき引用文献１に記載された発明に基づく新規性、進歩性欠如、請求項４、５の発明につき、引用文献１及び後記引用文献７に基づく進歩性欠如、請求項４、５の発明につき、引用文献２、１、７に基づく進歩性欠如、請求項５の発明につき明確性要件違反の拒絶理由がある旨が示され、引用文献等一覧として、引用文献１、同２のほか、「７．特開平１１－４２７４９号公報（周知技術を示す文献、新たに引用された文献）」（甲１４）と記載されていた。
(4)原告による不服審判請求と手続補正
原告は、令和３年１月５日、特許庁審査官との面接を受けた（甲４）。原告は、令和３年１月１２日、本件拒絶査定に対し不服の審判請求（甲２０）をするとともに、同日付けで手続補正（第２次補正、以下「本件補正」という。請求項の数４。発明の名称を「樹脂材表面の凸部加飾加工方法」と変更。甲２１）をした。
(5)審決と原告による本件訴訟提起
特許庁は、同請求を不服２０２１－４１５号事件として審理し、令和３年３月１９日付け（作成日）前置報告書（甲２２）が起案されたが、令和４年６月２７日、特許庁は、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は令和４年７月１２日原告に送達された。
原告は、令和４年８月８日、本件訴訟を提起した。


２発明の内容
(1)第１次補正時
第１次補正時（令和２年１０月１日）の請求項は前記のとおり１ないし５から成るが、そのうち請求項１に係る発明の内容（以下「本願発明」という。）は、以下のとおりである。
「樹脂材表面に所望の嵩高構成部品を貼着した樹脂材を受け治具に載置した後、前記樹脂材の上方に樹脂フィルムを配置し、前記樹脂材および前記樹脂フィルムの周囲を負圧状態にするとともに前記樹脂フィルムを加熱、軟化させ、前記受け治具を前記樹脂フィルムに向けて上昇させて軟化状態の前記樹脂フィルムに前記樹脂材およびその表面の前記嵩高構成部品を密着させた後、前記受け治具の周囲を開放し、樹脂加飾物品を取り出すことを特徴とする樹脂材表面の凸部加飾加工方法。」
(2)本件補正時
本件補正時（令和３年１月１２日）の請求項は前記のとおり１ないし４から成るが、そのうち請求項１に係る発明の内容（以下「本願補正発明」という。）は、以下のとおりである（下線は本件補正における補正箇所である。）。「樹脂材表面に凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高構成部品を貼着した樹脂材を受け治具に載置した後、前記樹脂材の上方に樹脂フィルムを配置し、前記樹脂材および前記樹脂フィルムの周囲を負圧状態にするとともに前記樹脂フィルムを加熱、軟化させ、前記受け治具を前記樹脂フィルムに向けて上昇させて軟化状態の前記樹脂フィルムに前記樹脂材およびその表面の前記嵩高構成部品を密着させた後、前記受け治具の周囲を開放し、樹脂加飾物品を取り出すことを特徴とする樹脂材表面の凸部加飾加工方法。」
３本件審決の内容
(1)本件審決の内容は、別紙審決書（写し）のとおりである。その理由の要点は、①本願補正発明は、引用文献１に記載された発明であるか、引用文献１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法２９条１項３号ないし同条２項により特許出願の際に独立して特許を受けることができない、②本願発明も、同様に特許法２９条１項３号ないし同条２項により特許を受けることができない、というものである。
(2)なお、本件審決は、上記判断をするに当たり、引用発明の内容、本願補正発明と引用発明との一致点及び一応の相違点を、次のとおり認定した。
［引用発明の内容］
「ポリスチレン樹脂である樹脂基材１の突出部分の上に発泡体２を接着し、発泡体２および露出した樹脂基材１の部分上に接着剤４によって塩ビシートである化粧シート５を接着した成形品の製造方法であって、下層成形体６の内部に上下動自在な台７が設けられ、この台７に空気の通る孔８ａ、８ｂが設けられていて、この孔８ａ、８ｂの上に補助台９ａ、９ｂが設けられ、空気はこの補助台９ａ、９ｂの下面に設けられた通路を通り、発泡体２が取付けられた樹脂基材１は補助台９ａ、９ｂによって位置決めされて、台７上に載置され、一方接着剤４が塗布された化粧シート５は下層成形体６と上層成形体１０との間に張られていて、上層成形体１０内にはヒータ１１が設けられこのヒータ１１によって化粧シート５を軟化させておき、上層成形体１０の孔１２と下層成形体６の孔１３から同時に空気を抜いて内部を１～３ｔｏｒｒ程度の真空状態に保持し、このとき、化粧シート５は軟化しているので少し下方に湾曲していて、次に台７を上方に移動させて発泡体２の上面が化粧シート５の下面の接着剤４に接触する手前まで達したところで台７の上昇を停止させ、孔１２から１～５Ｋｇ／ｃｍ２の圧力で空気を入れ、この空気圧によって化粧シート５を発泡体２および樹脂基材１の露出部分に密着させることができる、成形品の製造方法。」
［一致点］
いずれも、「樹脂材表面に構成部品を貼着した樹脂材を受け治具に載置した後、前記樹脂材の上方に樹脂フィルムを配置し、前記樹脂材および前記樹脂フィルムの周囲を負圧状態にするとともに前記樹脂フィルムを加熱、軟化させ、前記受け治具を前記樹脂フィルムに向けて上昇させて軟化状態の前記樹脂フィルムに前記樹脂材およびその表面の前記構成部品を密着させた後、前記受け治具の周囲を開放し、樹脂物品を取り出すことを特徴とする樹脂材表面の凸部加工方法。」である点。
［相違点］
（一応の相違点１）
「構成部品」が、本願補正発明は、「凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であるのに対して、引用発明の「発泡体２」は、この点が一応明らかでない点。
（一応の相違点２）
「樹脂物品」が、本願補正発明は、「加飾」であるのに対して、引用発明の「成形品」は、加飾であるかどうかが一応明らかでない点。
（一応の相違点３）
「凸部加工方法」が、本願補正発明は、「加飾」であるのに対して、引用発明の「成形品の製造方法」は、加飾であるかどうかが一応明らかでない点。
４本件審決で示された資料（甲５ないし７）の記載事項本件審決の９頁３０行目ないし１０頁２行目で示された資料（甲５ないし７）には、以下の記載がある。
(1)甲５（「プラスチック（表面）加飾技術の最新動向」、２０１６年７月３１日、ＭＴＯ技術研究所）
「加飾の本来の目的は、見栄え、外観等の視覚的な心地よさ、高級感を付与することであるが、最近は、本来の加飾と同時に表１に示すような各種の機能を付与する『機能性付与加飾』へと展開が進んでいる。」とし、表１の「表面保護性能付与」の「主要な例」として、「クッション性」が挙げられている。
(2)甲６（「プラスチック加飾技術の動向」、２０１４年５月１３日、秋元技術士事務所）
「４．ソフトタッチ加飾技術
人は柔らかい物を持ったときに心地よさを感じる。おそらく人と人とのスキンシップを連想するからであろう。プラスチック製品に柔らかさを付与して付加価値をつける方法には多くの技術的手法がある。」(3)甲７（特開２００４－１４２３４７号公報）「また、クッション性のある加飾シート３を基材２に張り付けることにより、ソフト感を有する高級仕様の自動車内装品１を形成できる。・・・」（段落【００２１】）
５原告の主張する本件審決の取消事由
(1)取消事由１
本件審決の手続違背
(2)取消事由２


独立特許要件についての判断の誤り
第３当事者の主張
１取消事由１（本件審決の手続違背）
〔原告の主張〕
(1)特許法１５９条２項は、拒絶査定不服審判において、審判官は、拒絶査定と異なる拒絶理由を発見した場合、これを審判請求人に通知し意見を述べる機会を与えなければならない旨が規定されている。
しかし、本件拒絶理由通知では、引用文献１ないし６の計６個の引用文献が引用された上で、これら６個の引用文献のそれぞれを、論理付けに最も適した引用発明である主引用発明とした場合の新規性及び進歩性の判断がされている。また、本件拒絶査定では、引用文献１に加え、新たに引用された引用文献（特開平１１－４２７４９号公報、甲１４）の計２個の引用文献が引用された上で、これら２個の引用文献のそれぞれを主引用発明とした場合の新規性及び進歩性の判断がされている。すなわち、本件拒絶理由と本件拒絶査定とでは主引用発明としている引用文献が同一ではなく、新規性及び進歩性の判断内容も異なる。
しかし、１個の主引用発明があってその他は副引用発明となるからこそ、動機付け、有利な効果、阻害要因の議論が生じるものであり、主引用発明の選択は、事後分析的判断つまり後知恵の判断を回避するという観点からも、進歩性審査において重要な認定事項の一つである。そうであるからこそ、主引用発明の選択は特許・実用新案審査基準（甲２３）に明示されているのである。これに対し、６個の引用発明の全てがそれぞれ主引用発明であるとの本件拒絶理由通知における認定及び２個の引用発明の全てがそれぞれ主引用発明であるとの本件拒絶査定における認定は、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性及び引用発明の内容中の示唆を考慮した上で６個若しくは２個の引用発明から最も適した一つの引用発明を選択するという認定手順を放棄するとともに、上記審査基準を否定することと同義であり、誤りである。
(2)そして、このような進歩性の判断手法は、上記のとおり、不当な事後分析的判断つまり後知恵の判断による進歩性の否定につながるものである。してみれば、本願発明の審査の手法は、法目的に照らして妥当とはいえず、したがって、当該審査の手法により本願発明における進歩性が否定されることは妥当ではない。
(3)本件審決においては、本願補正発明の独立特許要件の判断において、引用文献１に加え、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では示されなかった新たな引用刊行物である甲５ないし７の計３個からなる引用刊行物を引用した上で、新規性及び進歩性の判断がされている。
(4)また、原告が、審判請求書（甲２０）の「６．原査定における相違点の認定と評価に関する誤り」で示したように、原査定においては更に相違点の認定と評価に関しても重大な誤りがあったが、本件審決では、これらの誤りに一切触れることなく、本願補正発明は引用文献１に記載された発明であるか、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。(5)以上のとおり、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定ではそれぞれ主引用発明が６個若しくは２個存在し、本件拒絶理由通知と本件拒絶査定との間で主引用発明が同一ではなく、進歩性の判断手法も異なるという重大な誤りがあるのみならず、本件審決では、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では引用されなかった引用刊行物を更に引用して本願補正発明の新規性及び進歩性の判断を行っている。
したがって、本件審決では、本件拒絶理由通知や本件拒絶査定と異なる理由によって判断しているにもかかわらず、審判請求人に意見を述べる機会を与えることなく審決をしている。このような手続は、特許法１５９条２項の規定に違反する違法なものである。
〔被告の反論〕
(1)本件拒絶理由通知には、引用文献１による新規性欠如、進歩性欠如の理由が示されている。また、本件拒絶査定の備考欄にも、引用発明の認定を説示した後に「請求項１－３に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に該当し、仮にそうでないとしても、引用文献１に記載の発明に基づいて当業者であれば容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」と明確に記載されており、本件拒絶査定でも、引用文献１による新規性欠如、進歩性欠如の理由が示されている。
そして、本件審決の理由は、引用文献１による新規性欠如と進歩性欠如であるところ、引用文献１は、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定を通じて、一貫して、主引用発明を認定するために引用された引用文献（以下「主引用例」という。）であって、新規性及び進歩性の拒絶の理由の根拠として提示された文献である。
したがって、本件審決が、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由でされたということはない。
原告は、本件拒絶理由通知後の本件意見書において、本件拒絶理由通知で引用された引用文献２ないし６とともに、引用文献１について、その開示内容を摘示した上で本願発明と対比し、これらの引用文献のいずれにも本願発明の特徴及び効果についての記載又は示唆がないから、本願発明は引用文献１ないし６に記載の発明又は当該発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえず、特許法２９条１項３号に該当せず、同条２項の規定に該当しない旨の意見を述べた。さらに、本件拒絶査定後の審判請求書においても、引用文献１に記載された発明について、本件意見書に記載した上記意見と同旨の主張を繰り返した。
以上のとおり、原告は、本件拒絶理由通知に対する意見書の提出期間内及び本件拒絶査定に対する審判請求期間内に、本件審決で主引用例として引用した引用発明の内容、並びに、本願発明と引用文献１に記載された発明との一致点及び相違点について十分検討した上で、引用文献１に基づく新規性欠如及び進歩性欠如に対して反論を行うための十分な機会が与えられたものといえる。
したがって、本件審決と本件拒絶理由通知、本件拒絶査定の新規性及び進歩性の判断内容が異なるものではなく、しかも、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定に対する原告による反論の機会も十分であったから、本件手続において、特許法１５９条２項に違反する手続違背はない。ちなみに、原告は、本件拒絶査定では、引用文献１に加えて、新たに引用された引用文献（甲１４）を主引用例とした場合の新規性及び進歩性の判断がされている旨主張している。しかし、本件拒絶査定において、甲１４とされる引用文献７は、「周知技術を示す文献」として引用されているため主引用例ではなく、しかも、「本願拒絶査定を構成するものではないが、現在存在している拒絶理由」において引用されているため、本件拒絶査定の理由と何ら関係がない文献である。よって、引用文献７（甲１４）に関する原告の主張は、本件拒絶査定の理由を正解するものではなく、その前提において誤りである。


(2)原告は、６個若しくは２個の引用発明から最も適した一つの引用発明を選択するという認定手順を行わない進歩性の判断手法は、後知恵の判断による進歩性の否定につながるとするが、最も適した一つの引用発明を選択することと、後知恵の判断による進歩性の否定とは、以下に示すように何ら関係がない。
すなわち、いわゆる後知恵とは、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する際に、請求項に係る発明の知識を得た上で行うことから、当業者が請求項に係る発明に容易に想到し得たように見えてしまうことであって、主引用例が一つであるか否か（最も適した一つの引用発明を選択するか否か）は、後知恵とは何ら関係がない。
加えて、本件審決の拒絶の理由は、後述するように新規性欠如を含むから、そもそも、進歩性の判断手法に関する原告主張は、新規性欠如を理由とした本件審決の取消事由にはなり得ない。
したがって、原告の主張は当を得たものではなく、特許法１５９条２項に違反する手続違背は存在しない。
(3)原告は、原告主張のような進歩性の判断手法への対応によって本来対応に注力すべき新規性及び進歩性の論点が曖昧かつ分散され、その結果として特許出願人が不利益を受ける可能性が高くなったとするが、本件拒絶理由通知でも本件拒絶査定でも複数の主引用例に基づいた拒絶の理由に対して、主引用例ごとに記載された技術内容を整理して、引用文献１による新規性欠如、進歩性欠如の理由を明確に示しており、また、原告は、引用文献１について、その開示内容を摘示した上で本願発明と対比し、これらの文献のいずれにも本願発明の特徴や効果が記載も示唆もされていないことを本件意見書及び審判請求書において実際に反論している事実を踏まえれば、原告が主張するような、本来対応に注力すべき新規性及び進歩性の論点が曖昧かつ分散され、その結果として特許出願人が不利益を受けるような事態には至っていなかった。したがって、原告の主張は誤りである。
(4)原告は、審判請求書の「６．本件拒絶査定における相違点の認定と評価に関する誤り」で示したように、本件拒絶査定においては相違点の認定と評価に関して重大な誤りがあったとするが、本件審決の拒絶の理由は、引用文献１を主引用例としたものであって、引用文献２を主引用例とした理由ではないところ、上記「６．本件拒絶査定における相違点の認定と評価に関する誤り」における主張は、もっぱら引用文献２に記載された発明を主引用発明とした場合の進歩性の判断における相違点の認定と評価についての主張である。したがって、上記主張の当否は、そもそも、本件審決の結論に影響を与えるものではない。
(5)原告は、本件審決が本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では引用されなかった引用刊行物（甲５ないし７）を更に引用して、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由によって新規性及び進歩性の判断を行っているとするが、本件審決において新たに提示された引用刊行物（甲５ないし７）は、「加飾とは、クッション性等の機能性を付与したものも含むものであることは技術常識である」ということを示すために引用された文献である。つまり、これらの引用刊行物（甲５ないし７）は、本願補正発明の発明特定事項である「加飾」という技術用語の意味する範囲を明らかにすることで、本件出願時の当業者であれば、引用発明の「成形品の製造方法」が、本願補正発明の「凸部加飾加工方法」に該当すると理解することを示すために引用された文献であって、加飾加工分野の当業者であれば当然に心得ている技術常識を示す文献にすぎない。
したがって、このような文献が審判段階で新たに引用されたからといって、本件審決が、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由によって新規性及び進歩性の判断を行っているとはいえない。
２取消事由２（独立特許要件についての判断の誤り）
〔原告の主張〕
(1)本件審決は、本願補正発明と引用発明との間の上記の一応の相違点１に関し、引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」といえるとしたが、引用発明では、塩ビ発泡体、発泡ウレタンである「発泡体２」と、スチレン系樹脂である「樹脂基材１」とを素材の観点で明確に区別している。これは、引用発明の目的が、スチレンを主成分とする硬質な樹脂素材の上に発泡部分を含む柔質な素材である塩ビやウレタンを設けてクッション性のある成形品を製造することにあるからである。したがって、本願補正発明と引用発明との間の一応の相違点１に関する判断は、本願補正発明の目的と引用発明の目的とがそもそも異なるものであるのに、両者を同一であるとしたものであって、誤りである。(2)前記のとおり、引用発明は、塩ビ発泡体、発泡ウレタンである「発泡体２」と、スチレン系樹脂である「樹脂基材１」とを素材の観点で明確に区別しており、これは、引用発明の目的が、スチレンを主成分とする硬質な樹脂素材の上に発泡部分を含む柔質な素材である塩ビやウレタンを設けてクッション性のある成形品を製造することにあることによる。したがって、「発泡体２」を「樹脂基材１」と同様の素材にすることには阻害要因が存在する。一方、本願補正発明は、従来金型等を使用した射出成型で凹凸表現を実現しようとするとその都度凹凸に合わせた金型を製作、或いは、既存の金型を修正もしくは交換駒を製作する必要性があったが、それでは高コストとなり、また、金型を削ってしまえば溶接など容易に元に戻せず、金型の形状を変更した場合には、樹脂の流路が変わってしまい、成形条件などの見直しが必要になり、場合によっては綺麗な成形ができない、という成形コストに係る課題を技術的課題とし、この課題に対して、金型の製作を不要とし、あたかも一体的な樹脂成形を行ったかのような加飾処理が可能になるという格別な効果を奏することを目的としている。
本願補正発明は、その目的のために、樹脂材表面に樹脂成形によって製作された嵩高構成部品を貼着させたものである。すなわち、本願補正発明中の「樹脂成形によって製作された」は、金型の製作が不要となるという本願発明特有の効果や引用発明との差異を明確化する上で、非常に重要な発明特定事項の一つである。
したがって、本件審決の一応の相違点１に関する認定及び判断は誤りである。


(3)本件審決の一応の相違点１ないし３に関する認定は、「加飾」という文言のみを切り取って行った判断であって、誤りである。確かに、「プラスチック（表面）加飾技術の最新動向」（甲５）では、「加飾」が、例えばクッション性等の表面保護性能を付与することが記載されている。また、「プラスチック加飾技術の動向」（甲６）では、「加飾」が、プラスチック製品に柔らかさを付与して付加価値をつけるソフトタッチ加飾を含むことが記載されている。更に、「特開２００４－１４２３４７号公報」（甲７）の段落【００２１】等では、クッション性のある加飾シート３を基材２に貼り付けることにより、ソフト感を有する高級仕様の自動車内装品１を形成できる点が記載されている。
しかしながら、これらの引用刊行物では、あくまで「加飾」という文言がクッション性等の機能を付与することを含むことを言っているに過ぎない。一方の本願補正発明中の「凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの加飾すべき凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高構成部品」の構成要素は、上記(2)のとおり、成形コストに係る課題を技術的課題とした上で金型の製作が不要となるという課題を解決する観点から、「凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの加飾すべき凸部に対応する部品で構成され」と「樹脂成形によって製作された」とを接続詞「且つ」によって接続して両技術的特徴を兼ね備えることを明確化した上で、「嵩高構成部品」がこれらの各特徴を兼ね備えたものであることを特定している。つまり、「（前略）・・加飾すべき凸部に対応する部品で構成され」と「樹脂成形によって製作された」とはまとまりのある構成単位として認定されるべきものである。(4)本件審決は、「加飾」と「凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの加飾すべき凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高構成部品」とを分けて一応の相違点１ないし３を認定した上で、各相違点の容易想到性を個々に判断した点で適切を欠くものである。このことは、裁判例において、「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」（甲２）、「本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定方法は著しく適切を欠く。すなわち、審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて、認定した上で、それぞれの相違点が、先の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても正当に判断されることなく、進歩性が否定されることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点からまとまりのある構成を単位として認定されるべきでありこの点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」（甲３）などと判断されたものあることからも明らかである。
したがって、本件審決における一応の相違点１ないし３は、いずれも実質的な差異ではないとした認定は誤りである。
(5)本件審決は、［Ａ］「引用文献１に記載の発明における『発泡体』はあくまでクッション性のある成形品を製造するためのものである。一方、本願発明の『嵩高構成部品』は、凹凸加飾すべき凸部つまり最終的な出来上がり品たる凹凸加飾物品の凸部を製造するためのものである。」点、及び［Ｂ］「本願発明は、この構成を採用することにより、従来、金型等を使用した射出成型で凹凸表現をしようとするとその都度凹凸に合わせた金型を製作せねばならなかったのに対し、このような金型の製作が不要となり、あたかも一体的な樹脂成型を行ったかのような加飾処理が可能となる」との格別な作用効果の主張について、いずれも採用できないとした（審決１０頁１９行目ないし同頁３２行目）。しかし、本件審決の上記認定はいずれも誤りである。本件審決では、引用発明（甲８）及び引用刊行物（甲５ないし７）が引用されているが、これらの全てにおいて、本願補正発明が解決しようとしている課題である「成形コストに係る課題を技術的課題とした上で金型の製作が不要となるという課題」については一切触れられていない。また、本件審決は、本願補正発明の効果のうちの「本発明に係る樹脂加飾物品は、物品基材と樹脂フィルムとの間に所定の嵩高構成部品を介在させて一体化することにより凸部を有する加飾外観が得られる。」のような効果は、引用発明が具備する効果であると述べている。
すなわち、本件審決の上記判断においては、［Ｂ］（特に、金型の製作が不要となる点）については一切触れられていない。そうすると、本件審決の上記認定は誤りである。
以上のとおり、本願補正発明についての審決の判断は誤りであって、本件審決は取り消されるべきものである。
また、本願補正発明における補正の却下をした上で、補正前の本願発明も、同じく引用発明であるか、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条１項３号に該当し、また、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした判断も誤りであるから、本件審決は取り消されるべきものである。
〔被告の反論〕
(1)原告は、一応の相違点１に関し、引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」といえるとの判断につき、引用発明では、塩ビ発泡体、発泡ウレタンである「発泡体２」と、スチレン系樹脂である「樹脂基材１」とを素材の観点で明確に区別しており、これは、引用発明の目的が、スチレンを主成分とする硬質な樹脂素材の上に発泡部分を含む柔質な素材である塩ビやウレタンを設けてクッション性のある成形品を製造することにあるからで、本願補正発明の目的と引用発明の目的とがそもそも異なるのに、両者を同一であるとしたものであって、誤りであると主張する。


本件審決は、一応の相違点１ないし３について、引用発明において凸部に対応する位置に「発泡体２」が配置された結果、最終的な出来上がり製品たる成形体は少なくとも「発泡体２」の高さの分だけ嵩高になるという点を根拠にして、「構成部品」である引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であると判断し、これを前提とした上で、さらに「発泡体２」がクッション性を有し、クッション性を付与するものも「加飾」に含まれるという、本件出願時の加飾技術に関する技術常識（甲５ないし７）に照らせば、引用発明も「凹凸加飾すべき」ものであって、引用発明の「成形品」及び「成形品の製造方法」は、本願補正発明の「樹脂加飾物品」及び「凸部加飾加工方法」にほかならないと判断したものであるから、本件審決の判断に誤りはない。(2)原告は、引用発明で「発泡体２」を「樹脂基材１」と同様の素材とすることについて、阻害要因が存在すると主張する。
しかし、本件審決は、引用発明の「発泡体２」が、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であると述べているのであって、引用発明の「発泡体２」を「樹脂基材１」と同様の素材にするとは述べていない。原告の主張は、本件審決の内容を正解しない主張である。
そもそも、本願補正発明は、特許請求の範囲の記載からも明らかなように、「樹脂材」の樹脂と、「樹脂成形によって製作された嵩高構成部品」の樹脂とが同様の素材であることは特定されていない。言い換えれば、本願補正発明は、嵩高構成部品が樹脂材と比較してクッション性を有する素材で形成された態様を包含するから、原告の上記主張は、特許請求の範囲に基づいた主張ではない。
したがって、原告の上記主張は、審決の結論を左右しない。(3)原告は、本願補正発明の「嵩高構成部品」が「樹脂成形によって製作された」という要件は、金型の製作が不要となるという本願補正発明特有の効果や引用発明との差異を明確化する上で重要な発明特定事項であるにもかかわらず、これを周知慣用技術であるとした本件審決の判断は誤りであると主張する。しかし、本件審決は、引用発明の「発泡体２」が「樹脂成形によって製作された」ものであるから、本願補正発明と引用発明とは「樹脂成形によって製作された」という要件において、相違しないと判断したものである。すなわち、本件審決では、「樹脂成形によって製作された」との要件が周知慣用技術であると認定する以前に、そもそも、本願補正発明と引用発明は相違せず、新規性欠如の理由があると判断したのである。したがって、周知慣用技術に関する原告主張は、本件審決のうちの主位的な拒絶の理由（新規性欠如）に対する取消事由にはなり得ず、原告の上記主張は当を得たものではない。次に、本件審決のうちの予備的な拒絶の理由（進歩性欠如）については、以下に示すとおりである。
仮に、引用発明の「発泡体２」が「樹脂成形によって製作された所望のもの」であるとは限らなかったとしても、本件審決で述べたとおり、樹脂成形によって製作された発泡体は周知慣用技術である。そして、原告が主張する、金型の製作が不要となるという効果は、「発泡体２」が「樹脂成形によって製作された」か否かにかかわらず、引用発明において「発泡体２」により凸部を構成するときには金型が不要なのであるから、「樹脂成形によって製作された」という要件が、金型の製作が不要となるという本願補正発明特有の効果や引用発明との差異を明確化する上で重要な発明特定事項である、という原告の上記主張は誤りである。そして、金型の製作が不要であるという効果は、当業者が予測することができた範囲内の効果であることは明らかである。(4)原告は、まとめて判断すべきものを一応の相違点１ないし３を認定した上で、各相違点の容易想到性を個々に判断した点は適切でないとする。しかし、既に述べたとおり、本件審決における一応の相違点１ないし３についての判断は、実質的にみて、新規性が否定されるべきことを順序立てて説示したものであって、各相違点の容易想到性を個々に判断したものではない。したがって、原告の上記主張は、その前提に誤りがある。そして、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく各相違点の容易想到性を個々に判断することが適切でないとして原告が提出した判決（甲２、３）は、いずれも進歩性における容易想到性の判断手法に関して判示するものであるから、本件審決における新規性欠如の理由とは関係しない。本件審決は、一応の相違点１ないし３を形式的に列挙しているものの、個々の構成単位の技術的関連性に鑑み、一応の相違点１ないし３をまとめて考慮し総合的に判断したものであるから、いずれにせよ、原告主張は理由がない。すなわち、本件審決は、引用発明の「発泡体２」が「樹脂成形によって製作された」ものであると判断したことは上記⑶で述べたとおりであるし、引用発明の「発泡体２」は、クッション性のある成形品を製造するための部品であるとともに、最終的な出来上がり製品たる成形体の凸部に対応して配置するための部品でもあるから、「構成部品」である引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であると判断したものである（審決６頁１７行目ないし同頁２６行目、同９頁１行目ないし１０頁９行目）。つまり、本件審決は、引用発明の「発泡体２」が、最終的な出来上がり品たる成形品の製造方法において、凹凸の付与及びクッション性の付与という両方の機能付与を「樹脂基材１」の表面に対して行うための加飾用の構成部品であるから、この点で、引用発明の「発泡体２」と本願補正発明の「嵩高構成部品」とは相違しないと判断したものである。
以上のとおり、本件審決は、「加飾」及び「凹凸加飾すべき凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された」をまとまりのある構成単位として検討しているのであるから、本件審決が形式的に一応の相違点１ないし３を認定していても、そのことから本件審決が取り消されるべきことにはならない。したがって、原告の上記主張は理由がない。(5)原告は、「金型が不要である効果」については本件審決で触れられていないとするが、本願補正発明は引用発明と構成において相違しないのであるから、そもそも新規性が欠如しているものである。
また、上記効果について検討しても、金型が不要であるという効果は当業者が予想することができた範囲内の効果であるから、本件審決の判断に何ら誤りはない。
以上のとおり、本件審決における独立特許要件の判断についても誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（手続違背）について


(1)原告は、本件審決では、審査過程とは実質的に異なる論理によって進歩性の判断を行っており、その上で審判請求人に意見を述べる機会を与えることなく審決をしているから、本件審決は、特許法１５９条２項の規定に違反する違法なものである旨を主張する。
(2)前記第２の１のとおり、本件拒絶理由通知には、本願は新規性欠如（拒絶理由１）及び進歩性欠如（拒絶理由２）により拒絶すべきものとし、①本願の請求項１ないし８の発明につき、引用文献１に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、②本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文献２に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、③本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文献３に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、④本願の請求項１、２、４の発明につき、引用文献４に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、⑤本願の請求項１、５の発明につき、引用文献５に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、⑥本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文献６に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、⑦本願の請求項３の発明につき、引用文献４に記載された発明に引用文献１ないし３、６に記載された周知の構成を適用することにより容易に発明をすることができた、⑧本願の請求項４の発明につき、引用文献１ないし６に記載された発明に周知の構成を適用することは設計的事項に過ぎないから容易に発明をすることができた、⑨本願の請求項５の発明につき、引用文献２ないし４、６に記載された発明に引用文献１、５に記載された周知の構成を適用することにより容易に発明をすることができた、⑩本願の請求項６ないし８の発明につき、引用文献２に記載された発明に引用文献１に記載された発明の構成を採用することにより容易に発明をすることができた、⑪本願の請求項８の発明につき、引用文献１、２に記載された発明に周知の構成を適用することは設計的事項に過ぎないから容易に発明をすることができた、との理由が示され、引用文献１のほか、引用文献２ないし６及びそれらに記載された発明の内容が示されている。これに対し原告は、第１次補正を行うとともに本件意見書を提出しているところ、原告は、本件意見書において、引用文献１ないし６に開示された内容を踏まえても、いずれも第１次補正後の本願発明に係る内容については記載も示唆もされていないと主張した。
その上で、本件拒絶査定には、本件拒絶理由通知に記載した理由１（新規性欠如）、同２（進歩性欠如）により本件出願を拒絶すべきものとし、備考として、①本願の請求項１ないし３の発明につき、引用文献１に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、②本願の請求項１ないし３の発明につき、引用文献２、１の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、③本願の請求項３の発明につき、引用文献１、２の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとし、本件拒絶査定を構成するものではないが、現在存在している拒絶理由として、請求項５の発明につき引用文献１に記載された発明に基づく新規性、進歩性欠如、請求項４、５の発明につき、引用文献１、７に基づく進歩性欠如、請求項４、５の発明につき、引用文献２、１、７に基づく進歩性欠如、請求項５の発明につき明確性要件違反がある旨が記載されている。これらによれば、本件拒絶査定は、本件拒絶理由通知に記載した新規性欠如（理由１）及び進歩性欠如（同２）の各理由により本件出願を拒絶すべきとしたものであり、本願発明は引用文献１に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとする本件拒絶理由通知記載の新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由を維持するものである。本件審決が示した新たな刊行物等（甲５ないし７）も、同審決において、「加飾とは、クッション性等の機能性を付与したものも含むものであることは技術常識である。このことは、・・・の各資料からも確認できる。」（９頁３０行目ないし１０頁２行目）とし、その「各資料」として甲５ないし７が示されているところから明らかなとおり、本件出願当時において、加飾加工分野の当業者であれば当然知っている技術常識の裏付けとして示されたものであって、引用文献１から主引用発明を認定する場合における、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定の拒絶理由の内容を変更するものではない。
したがって、これらは特許法１５９条２項に規定する査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に当たるものではないから、拒絶査定不服審判の手続において、審判請求人である原告に意見を述べる機会を与えることが必要とされるものではない。
よって、本件審判に手続違背はなく、審判の手続に誤りはない。
(3)原告の主張に対する判断
ア原告は、本件拒絶理由通知と本件拒絶査定とでは主引用発明としている引用文献が同一ではなく、新規性及び進歩性についての判断も異なると主張する。
しかし、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定には、引用文献１による新規性欠如及び進歩性欠如の理由が示されており、本件審決においても、引用文献１による新規性欠如と進歩性欠如の判断理由が示されているから、本件審決が、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由でされたということはない。また、原告が本件拒絶査定で新たに引用されたとする引用文献（甲１４）は、前記第２の１(3)のとおり、本件出願当時の周知技術を示す文献として引用されたものであり、本件拒絶査定において拒絶理由を構成するものとされているものではない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。イ原告は、６個若しくは２個の引用発明から最も適した一つの引用発明を選択するという認定手順を行わない進歩性の判断手法は、後知恵の判断による進歩性の否定につながると主張する。
しかし、進歩性判断に当たり複数の論理付けが可能な場合にそれぞれの論理付けを行うことについて問題があるものとは認めらないほか、前記(2)のとおり、審決の判断には法に定める手続の違背もない。また、いわゆる後知恵の問題とは、主引用発明から出発して当業者が発明に容易に想到し得る論理付けができるか否かの判断を行う際には、請求項に係る発明の知識を得た上で行うことから、当業者が請求項に係る発明に容易に想到し得たかのように見えてしまう問題をいうところ、主引用例が一つであるか否かの問題と、いわゆる後知恵の問題とは直接には関係がない。加えて、本件審決の判断は、本願補正発明が新規性を欠如する旨も含むものであるから、進歩性の判断手法に関する原告の主張は、直ちに審決の取消事由となり得るものではない。


したがって、原告の上記主張は採用することができない。ウ原告は、本件出願に対する進歩性の判断手法への対応によって本来対応に注力すべき新規性及び進歩性の論点が曖昧かつ分散され、その結果として出願人である原告が不利益を受けた旨を主張する。
しかし、前記第２の１(1)及び(3)のとおり、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では複数の主引用例に基づいた拒絶の理由に対し、主引用例ごとに各発明の技術内容が記載されるとともに、引用文献１による新規性及び進歩性を欠如する旨の理由が示されているから、原告の主張はそもそもその前提を欠くばかりか、原告は、これらを踏まえて本件意見書及び審判請求書において反論しているのであるから、本来対応に注力すべき新規性及び進歩性の論点が曖昧かつ分散されて、その結果として原告が不利益を受けたとの事実は認められないというべきである。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。エ原告は、審判請求書で指摘したように、本件拒絶査定においては相違点の認定と評価に関して重大な誤りがあったとする。
しかし、原告の上記に係る「６．原査定における相違点の認定と評価に関する誤り」（甲２０の１３頁以下）の主張は、もっぱら引用文献２に記載された発明を主引用発明とした場合の進歩性の判断における相違点の認定と評価についての主張であり、審決の理由付けは、引用文献１を主引用例としたものであって、引用文献２を主引用例としたものではないから、本件拒絶査定につき原告の主張するところは、審決の結論に影響を与えるものではない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。オ原告は、審決は、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では引用されなかった引用刊行物（甲５ないし７）を更に引用して、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由によって新規性及び進歩性の判断を行ったと主張する。
しかし、これらの引用刊行物（甲５ないし７）は、前記(2)のとおり、本願補正発明の「加飾」について技術用語の意味を明らかにすることで、本件出願時の当業者の技術常識によれば、引用発明の「成形品の製造方法」が、本願補正発明の「凸部加飾加工方法」に該当すると理解することを示す資料として提示された文献であって、審決は、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由によって本願補正発明の新規性及び進歩性の判断を行ったものではない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。２取消事由２（独立特許要件についての判断の誤り）について(1)原告は、本件審決の本願補正発明と引用発明との間の一応の相違点に関する判断は誤りである旨を主張する。
ア引用発明の記載された引用文献１（甲８）には、以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
「凹凸を有する樹脂基材の突出部分の上に発泡体を設け、この発泡体を設けた樹脂基材の上より、全体を覆うように、接着剤が設けられた化粧シートを真空成形法によりラミネートしたことを特徴とする成形品の製造方法。」（第１頁左下欄第５～９行）
(イ)発明の詳細な説明（下線は判決で付記）
「本発明はクッション性のある成形品の製造方法に関するものであり、高級感のある成形品を容易に製造しようとするものである。以下本発明の実施例について図面を参照して説明する。第１図に示すものは完成した成形品を示しており、まず用いる材質と構造について説明する。樹脂基材１としてはスチレン樹脂、ＡＢＳ樹脂等のスチレン系樹脂を用いる。この樹脂基材１の突出部分の上に発泡体２を接着する。この接着は発泡体２と樹脂基材１を両面接着テープで固定してもよいし、樹脂基材１上にスプレー法、はけ塗り法で接着剤を塗布してもよく、さらに発泡体２の片面に接着剤をスプレー法、はけ塗り法で接着剤を塗布して接着してもよい。３は接着剤である。発泡体２としては塩ビ発泡体、発泡ウレタンを用いることができ、発泡倍率は必要なクッション性により低発泡から高発泡のうち適切なものを選択すればよい。発泡体２および露出した樹脂基材１の部分上に接着剤４によって化粧シート５を接着する。この化粧シート５としては無可塑の塩化ビニール樹脂中に可塑剤の働きをするＥＶＡ（エチレン－酢ビ）樹脂、強化材の働きをするＡＢＳ樹脂、スチレン系樹脂の接着性を向上するためのスチレン樹脂の三種の熱可塑性樹脂を配合した新殊熱可塑性樹脂から成る樹脂シートが用いられる。化粧シート５には木目模様等任意の模様を付しておく。
化粧シート５によってラミネートするには真空成形法を用いることによって良好な成形品を得ることができる。
真空成形法の一方法である真空圧空成形法を用いて成形品を作る場合について説明する。第２図に示すように下層成形体６の内部に上下動自在な台７が設けられ、この台７に空気の通る孔８ａ、８ｂが設けられている。この孔８ａ、８ｂの上に補助台９ａ、９ｂが設けられ、空気はこの補助台９ａ、９ｂの下面に設けられた通路を通る。発泡体２が取付けられた樹脂基材１は補助台９ａ、９ｂによって位置決めされて、台７上に載置される。一方接着剤４が塗布された化粧シート５は下層成形体６と上層成形体１０との間に張られている。上層成形体１０内にはヒータ１１が設けられこのヒータ１１によって化粧シート５を軟化させておく。
今、第２図の状態において、上層成形体１０の孔１２と下層成形体６の孔１３から同時に空気を抜いて内部を１～３ｔｏｒｒ程度の真空状態に保持する。このとき、化粧シート５は軟化しているので少し下方に湾曲している。次に台７を上方に移動させて発泡体２の上面が化粧シート５の下面の接着剤４に接触する手前まで達したところで台７の上昇を停止させ、孔１２から１～５Ｋｇ／ｃｍ２の圧力で空気を入れる。この空気圧によって第３図に示すように化粧シート５を発泡体２および樹脂基材１の露出部分に密着させることができる。具体的には下記の材料、条件で実施することができる。
塩ビシート：大日本印刷(株)製
接着剤（Ｍ－２アクリル系樹脂）：コニシ(株)製
ポリスチレン樹脂（４９２／６８３＝５０／５０ｗｔ％）：旭ダ
ウ(株)製
ヒータ電圧：１００～１１０ボルト
塩ビシート表面温度：１４０～１５５℃
真空度：１～１．５ｔｏｒｒ
圧空圧：２～３Ｋｇ／ｃｍ２
シート加熱時間：３０～４０秒
圧空成形時間：１０～１５秒


以上のように本発明によれば複雑な凹部のある部分にまで化粧シートを密着させることができ、しかも突出部分には発泡体が収納されているのでクッション性のあるものが得られ、高級感のある成形品を得ることができる。この成形品はたとえばテレビジョン受像機のセット台の扉などに用いることができる。」（第１頁左下欄第１１行～第２頁左下欄第４行）
(ウ)図面
・【第１図】
2530
・【第２図】
・【第３図】
(エ)上記(ア)ないし(ウ)によれば、引用文献１の第１図から、「樹脂基材１」における凹部及び凸部のうちの凸部に対応する位置に「発泡体２」が配置されており、その結果、最終的な出来上がり製品たる成形体は少なくとも「発泡体２」の高さの分だけ嵩高になることが明らかである。そして、引用発明の「発泡体２」については、前記(イ)で下線部を付した記載のとおり、「発泡体２としては塩ビ発泡体、発泡ウレタンを用いることができ」ると例示されるところの、塩ビ発泡体や発泡ウレタンのような樹脂であることや、接着する「樹脂基材１」の突出部分に合わせた形状に「成形」されたものであることが当業者にとって明らかであるから、引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であるといえる。
イそして、引用文献１の第１頁右欄に「発泡体２としては・・・、発泡倍率は必要なクッション性により低発泡から高発泡のうち適切なものを選択すればよい。」と記載されており、引用発明の「発泡体２」はクッション性を有するといえるところ、加飾がクッション性等の機能性を付与したものを含むことについては、前記第２の４のとおりの甲５ないし７の記載に示されている本件出願当時の技術常識である。
ウ以上の検討によれば、引用発明の「成形品」及び「成形品の製造方法」は、いずれも本願補正発明の「凹凸加飾すべき」ものであるから、本願補正発明の「加飾」であるといえる。
したがって、一応の相違点１ないし３は、いずれも実質的な差異ではなく、あるいは、引用発明において、一応の相違点１ないし３に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることであると認められるから、本願補正発明は、新規性ないし進歩性を欠如するものである。
(2)原告の主張に対する判断
ア原告は、一応の相違点１に関し、引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」といえるとの判断につき、引用発明では、塩ビ発泡体、発泡ウレタンである「発泡体２」と、スチレン系樹脂である「樹脂基材１」とを素材の観点で明確に区別しており、これは、引用発明の目的が、スチレンを主成分とする硬質な樹脂素材の上に発泡部分を含む柔質な素材である塩ビやウレタンを設けてクッション性のある成形品を製造することにあるからで、本願補正発明の目的と引用発明の目的とがそもそも異なるのに、両者を同一であるとしたものであって、誤りであると主張する。
本件審決は、一応の相違点１ないし３について、引用発明において凸部に対応する位置に「発泡体２」が配置された結果、最終的な出来上がり製品たる成形体は少なくとも「発泡体２」の高さの分だけ嵩高になるという点を根拠として、構成部品である引用発明の「発泡体２」は、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であるとし、これを前提とした上で、さらに「発泡体２」がクッション性を有し、クッション性を付与するものも「加飾」に含まれるとの本件出願時の加飾に関する技術常識（甲５ないし７）に照らせば、引用発明も「凹凸加飾すべき」ものであって、引用発明の「成形品」及び「成形品の製造方法」は、本願補正発明の「樹脂加飾物品」及び「凸部加飾加工方法」にほかならないと判断したものであり、この点については、前記(1)アないしウのとおり、審決の判断に誤りはない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。イ原告は、引用発明で「発泡体２」を「樹脂基材１」と同様の素材とすることについて、阻害要因が存在すると主張する。
しかし、本件審決は、引用発明の「発泡体２」が、本願補正発明の「凹部及び凸部のうちの凸部に対応する部品で構成され且つ樹脂成形によって製作された所望の嵩高」であるとしているのであって、引用発明の発泡体２を樹脂基材１と同様の素材にするとは判断していない。したがって、原告の上記主張は前提を欠くものである。
この点を措くとしても、本願補正発明は、特許請求の範囲の記載からも明らかなように、「樹脂材」の樹脂と、「樹脂成形によって製作された嵩高構成部品」の樹脂とが同様の素材であると特定されているものではなく、本願補正発明は嵩高構成部品が樹脂材と比較してクッション性を有する素材で形成された態様を包含するものであるから、原告の上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づいた主張とはいえない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。ウ原告は、本願補正発明の「嵩高構成部品」が「樹脂成形によって製作された」という要件は、金型の製作が不要となるという本願補正発明特有の効果や引用発明との差異を明確化する上で重要な発明特定事項であるにもかかわらず、これを周知慣用技術であるとした本件審決の判断は誤りであると主張する。
しかし、本件審決は、引用発明の「発泡体２」が「樹脂成形によって製作された」ものであるから、本願補正発明と引用発明とは「樹脂成形によって製作された」という点において相違しないと判断したものである。すなわち、本件審決では「樹脂成形によって製作された」との点が周知慣用技術であると認定する以前に、そもそも、本願補正発明と引用発明は相違せず、新規性欠如の理由があると判断したものである。したがって、周知慣用技術に関する原告の主張は、本件審決のうちの主位的な拒絶の理由である新規性欠如に対する取消事由とはなり得ないものであるから、原告の上記主張は前提を欠くものである。


令和４年１２月１４日判決言渡
令和４年（行ケ）第１００６９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和４年１０月１７日
判        決
原告          ＲＸＪａｐａｎ株式会   社同訴訟   代理人   弁理士                高    橋      孝    仁被               告              特許    庁長    官同指定   代理人                    茂    木      祐    輔
森      山        啓
山      田    啓    之
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０２１－６５６６号事件について令和４年５月１９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は、商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、商標法３条１項３号該当性である。
１商標登録出願及び特許庁における手続の経緯等
(1)原告は、令和元年８月２６日、別紙１指定役務目録記載の役務を指定役務として、「関西次世代３Ｄプリンタ展」の文字を標準文字で表してなる商標（以下「本願商標」という。）の商標登録出願（商願２０１９－１１４０７０号）をしたが（甲５９）、令和３年２月１５日付けで拒絶査定（甲６１）を受けたため、同年５月２１日、これに対する不服審判の請求（不服２０２１－６５６６号）をした。(2)特許庁は、令和４年５月１９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年６月６日に原告に送達された。
２本件審決の理由の要点
(1)商標法３条１項３号該当性について
本願商標の構成中の「関西」の文字は、「京阪神地方」を意味する語である。そして、そのほか本願商標を構成する文字の語義や使用事例について、次のとおり確認することができる。
ア「次世代」の文字の語義及び使用事例について
辞書等における意味や用例からすると、「次世代」の語は、各種製品等に対して「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」の意味で用いられる語である。また、「３ＤＰｒｉｎｔｅｒ（プリンター）」の語に対しても、「次世代」の語が「格段に進歩した、さらに高性能の」といった趣旨で使用されていることは、新聞やウェブサイトにおける各種の使用事例から確認できる。なお、「３Ｄプリンタ」の文字は、「３Ｄプリンター」の長音を省略して表記したものと容易に理解できる。
イ展示内容を冠した「○○展」の使用について
「多くの人にひろげて見せる。」等を意味する「展」の語を用い、主たる展示内容（製品や技術等）を冠した「○○展」の文字が、展示会の開催において使用されている実情を各種のウェブサイトで確認することができ、展示会の開催において、展示内容を冠した「○○展」の文字の使用は、展示会の展示内容を端的に表す手法として、業界において一般に行われているということができる。ウ「３Ｄプリンター」を出展する展示会があり、中には「３Ｄプリンタ（ー）」
を冠した展示会があることについて
展示会の開催においては、一定のテーマの下で種々の商品や技術が展示されているところ、「３Ｄプリンター」についても展示内容とされていることを、ウェブサイトにおける各種の事例から確認することができる。また、「３Ｄプリンター」を主たる展示内容とし、「３Ｄプリンタ（ー）」の文字を冠した展示会も存在することが、新聞やウェブサイト等において認められる。
エ展示会における地名の使用状況について
展示会の開催において、特定の地域における展示会であることを表すものとして、地名が用いられていることを、各種のインターネット情報から確認することができ、展示会の開催において、特定の地域における展示会であることを表すものとして、出展者や参加者等の対象（ターゲット）地域又は展示会の開催地の名称（地名）が、展示会の名称に付されるなどして使用されている実情がみられる。オ以上を総合して考慮すると、本願商標の構成中の「次世代３Ｄプリンタ展」の文字部分（以下「本件文字部分」ということがある。）は、「格段に進歩した３Ｄプリンター、さらに高性能の３Ｄプリンター」ほどの意味合いを認識させる「次世代３Ｄプリンタ」を主たる展示内容とし、当該展示内容を冠した展示会であると認識させるものであるから、「次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。
加えて、前記エの実情がみられることからすると、本願商標は、全体として、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、第３５類「商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営、販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営、商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、商業又は広告のための展示会の企画・運営」及び第４１類「展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言」（以下、上記の第３５類及び第４１類の各役務を併せて「本件役務」ということがある。）について使用をしても、これに接する取引者、需要者は、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」を表したもの、すなわち役務の質（内容）を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法３条１項３号に該当する。
(2)原告の主張について
ア原告は、展示会の分野においては、本願商標を構成する各文字はあくまで造語要素であり、これらを組み合わせて成る「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」は、辞書等に掲載なく、新規かつ特徴ある造語と認識されるものである、また、展示対象物に関係する文字を冠した「○○展」の文字が、展示会の「商標」として採択・使用され、現実に、自他役務識別標識として機能している事実がある旨主張する。


しかし、前記(1)のとおり、展示内容を冠した「○○展」の文字が、展示会を実施する業界において、展示会における展示内容を表す手法として使用されていることからすると、本件文字部分についても、提供する役務の内容を表したものと理解させるものである。また、「○○展」が展示会の名称として実際に使用されている実情があるとしても、展示会の開催において集客や出展者募集等のために主たる展示内容（テーマ）を端的に表すことは、同業界において必要不可欠といえるものである。そうすると、本件文字部分は、主たる展示内容を端的に表したものであり、本願商標全体としても、関西における展示会の内容を表したものと認識させるにすぎないもので、将来を含め、役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるといえるから、特定人による独占使用を認めることは公益上適当でないとともに、自他役務の識別力を欠くものというべきである。したがって、原告が主張するように、これを新規の造語と認識することはないというべきである。
なお、ウェブサイト（イベント）の名称として、「○○展」の文字より大きく表して、又は括弧書きの使用や二段書き等により、「○○展」とは異なる名称を別途使用している事例がみられることからすると、「○○展」の文字以外の文字を使用することにより、差別化が図られている様子がうかがえる。イ原告は、本件文字部分からは、例えば、「３Ｄプリンタに関する、次世代の展示等」、「プリンタに関する、次世代の３Ｄ技術による展示等」、「次世代３Ｄプリンタを利用した展示等」、「３Ｄプリンタを用いた次世代の展示等」、「次世代３Ｄプリンタによって製造された造形物の展示」、「次世代３Ｄプリンタの技術の展示」などの複数の意味が看取できるものである旨主張する。しかし、「次世代」の語が、製品等に関連して使用されるものであり、また、展示内容を冠した「○○展」の使用例が多くみられることからすると、本件文字部分からは、「次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いが自然に生じるというべきであって、「次世代の展示」、「次世代３Ｄプリンタを利用した展示」といった意味合いが自然に生じることはないというべきである。ウ原告は、過去の登録例や審決例を挙げて、本願商標も登録すべき旨主張する。しかし、出願された商標が商標法３条１項３号に該当するか否かの判断は、査定（審決）の時点において、事案に即して個別具体的に判断されるべきものであり、過去に登録された事例に拘束されるべきでない。そして、本願商標は、その構成する文字の意味、前後の文字との関係や使用方法、使用例などを考慮すると、前記(1)のとおり役務の質（内容）を認識させるものである。
エしたがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。第３原告主張の取消事由（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）本願商標である「関西次世代３Ｄプリンタ展」は、本件役務に係る取引の実情の下では、役務の質の表示と認識されるものではなく、商標法３条１項３号に該当しない。したがって、本件審決には誤りがある。具体的には、次のとおりである。
１「○○展」の文字に係る本件役務の取引の実情
本件役務の分野において、「○○展」は、次のとおり、単に展示会の展示内容を端的に表したもの又は役務の質（内容）の表示として一般に使用されているものではなく、むしろ、特定人が開催等する展示会等の固有の名称、すなわち自他役務識別標識として採択され、使用され、認識されるのが一般的である。
(1)「○○展」の文字の使用状況
本件役務の分野における「○○展」の文字の使用状況は、別紙２「使用状況一覧」記載のとおりである。それによると、「○○展」の文字は、多くの場合、展示会等の名称、展示会名、催事名などとして使用されている。また、「○○展」の文字は、展示会等のウェブサイトにおいて、その上部の目立つ位置に表示されたり、他の文字よりも大きく表示されたりする上、単独で表示されることも多く、当該文字を見る者の注意を引く態様で使用されている。その上、「○○展」の文字は、ウェブページのタイトルにも用いられているところ、ウェブページのタイトルは、検索エンジンの検索結果の見出しとなる文字列であるから（甲２２８）、一般に、ウェブサイトを特定するものでもあり、当該タイトルに表示された文字が展示会等の名称に当たる場合、当該展示会等自体を特定する文字であると解するのが自然である（甲１、２、２２９）。さらに、展示会等主催者以外の者が当該展示会等を紹介するウェブサイトにおいても、各展示会等の紹介ページの上部に、「○○展」の文字が、他の文字より大きく表示されたり、太字で表示されたりしている。
加えて、甲２３０は、ＪＥＴＲＯのウェブサイトで紹介されている展示会の会期順一覧（日本開催のもの）の一部であって、そこに掲載されている見出しの表示は各展示会を特定する固有の展示会名称であるところ、そこには、「測定計測展２０２１」、「ＴＥＳＴ２０２１第１６回総合試験機器展」、「食品開発展２０２１」、「マンション総合展」、「外食ビジネスウィーク２０２１第１６回    ラーメン産業展」などの「○○展」との文字が、他の展示会の名称と何ら差異が付けられることなく列挙されている。本件審決が引用するＪＥＴＲＯの展示会一覧（甲４８）でも、同様に、「○○展」の表示が、他の展示会の名称と並んで記載されている。他方で、「○○展」の文字が、本件役務の取引の際に、一般に、展示会等に係る役務の内容を表示する箇所に記載されたり、展示会等の性質、内容又は特徴を説明する文脈で用いられたりしている事実はない。
したがって、本件役務の分野において、「○○展」の文字は、単に展示会等の「展示内容を端的に表したもの」として使用されているものではなく、一般に、「特定人が開催等する展示会等の固有の名称」として採択され、使用されていることが明らかである。
(2)需要者の認識
展示会、見本市、展覧会、博覧会又はイベント等の企画、運営又は開催等に係る本件役務について、取引者及び需要者（以下、併せて「需要者等」という。）は、展示会等に出展する者及び展示会等に来場する者であると解される。そして、別紙３「需要者等による使用例一覧」記載のとおり、本件役務の需要者等が、「○○展」の文字を、特定人の展示会等を指称する語として用いている事実がある。それらにおける記述はいずれも、展示会等の出展者又は来場者が当該展示会等について言及したものであるところ、「○○展」の文字が、展示会等の展示内容や役務の質（内容）を意味する語としてではなく、それらの者が出展又は来場する特定の展示会等を指称する語として使用されていることは明らかである。換言すると、本件役務の需要者等において、「○○展」の文字を、特定人が開催等する展示会の固有の名称と認識していることは、明白である。
(3)「○○展」の質表示としての使用の不存在


以上のとおり、需要者等において、「○○展」の文字は、展示会等の固有の名称として使用され、認識されるのが一般的であるが、さらに、本件役務の取引の際に、「○○展」の文字が、一般に展示会等に係る役務の質（内容）の表示として用いられていることを示す証拠もない。
なお、展示会等の内容を説明する記述的な表示については、「○○展」ではなく、別紙４「記載例一覧」記載の例があるところ、例えば、「加工の極限を追及／進化する表面処理技術の総合展」の記載（甲１３）や「世界最大規模のロボット専門展」の記載（甲１４２）は、それぞれ展示会等の内容をそのまま説明したものと理解できるから、役務の内容を表示する役割を担っていることが明らかである。これに対し、「○○展」の文字は、それ単独で、上記各展示会の具体的内容を十分に説明するものではないし（例えば、「お米・穀物産業展」（甲１６０）という文字のみから、「世界中のものが集まること」、「調理器具も対象であること」、「販売展示会なのか、芸術作品の展示会なのか」等の具体的内容は特定できない。）、役務の内容を説明する態様で使用されているものでもない。したがって、「○○展」の文字が、役務の質（内容）の表示に該当しないことは明らかである。
(4)識別性判断における取引の実情の考慮について商標法３条１項３号に規定される「役務の質の表示」に該当するか否かは、指定役務との関係で判断されるものであるから、指定役務の取引の実情が考慮されるべきことは明らかである。
(5)独占適応性
前記のとおり、展示会の業界において、「○○展」の文字は、それぞれ固有の展示会名称を表しているとの共通認識があるから、役務提供者は、自己の展示会名称の採択に当たり、通常の商標採択手法に従い、事前調査（登録商標の調査だけでなく、現実に他者に使用されている展示会名称の調査を含む。）等によって、他者の展示会名称との重複を避けるのが一般的であり、通常、同一の「○○展」の表示が複数の者に採択され使用されることはない（別紙２参照。なお、「○○」展の文字であっても、偶然に複数の者に同一の商標が使用される可能性はゼロではないが、識別標識たる商標が選択物であり、我が国の商標法が登録主義を採用している以上、それは展示会に係る役務の分野に限らず、全ての商品及び役務の分野について起こり得ることである。）。
したがって、本件役務の取引の実情の下では、個別具体的な「○○展」の文字は、同種の展示会を開催等する取引者にとって、事前の調査検討の対象として容易に使用を回避できるものであり、また実際に他者との重複使用が回避されており、取引に際し必要適切な表示として必ずその使用を欲するものとはいえず、一律に独占適応性を欠くものとは解されない。
(6)小括
以上のとおり、「○○展」の文字は、本件役務の分野において、単に展示会等の展示内容を端的に表したものとして使用されているものではなく、一般に、特定人が開催等する展示会等の固有の名称として採択され、使用されていることが明らかである。また、本件役務の需要者等が、「○○展」の文字を、特定人が開催等する展示会の固有の名称と認識していることも明白である。展示会等の固有の名称は、特定人の出所に係る展示会等を指称するものであるから、展示会等に係る役務の自他役務識別標識に当たり、商標法３条１項３号が規定する役務の質の表示に該当しないことが明らかである。
２本願商標の商標法３条１項３号非該当性
(1)具体的検討の必要性
前記１によると、少なくとも、「○○展」との構成の商標が、一律に、役務の質の表示に該当するとして自他役務識別力を欠くと判断されるべき理由はない。もっとも、本願商標が、個別具体的な事情により、需要者等において役務の質の表示と認識されるのであれば、商標法３条１項３号に該当すると解されるから、以下、検討する。
(2)具体的検討
本願商標の構成文字は１２字であって、外観上まとまりよく一体的に構成され、その構成全体から生ずる「カンサイジセダイスリーディープリンタテン」の称呼は、一気一連に容易に発音できる。したがって、本願商標は、需要者等に自然に記憶される外観構成と称呼を備えており、外観及び称呼上、自他役務識別標識として機能しないと解される事情はない。
また、本願商標は、「関西」、「次世代」、「３Ｄ」、「プリンタ」及び「展」の５語から成ると解されるところ、「関西」は「京阪神地方」を、「次世代」は「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」をそれぞれ意味する語として（本件審決）、「３Ｄ」は「立体的であること、三次元」を意味する語として（甲２３１）、「プリンタ」は「コンピューターで、情報を出力用紙に印字する装置」等を意味する語として（甲２３２）、それぞれ一般に理解されており、また、「展」は「展覧会の略」（甲６０）を意味する語である。したがって、本願商標全体からは、「関西の、“次世代の３Ｄプリンタ”の展覧会」とか、「関西の、次世代の“３Ｄプリンタの展覧会”（３Ｄプリンタに関する、次世代の展覧会であって、関西で開催されるもの等）」とか、「関西の、“次世代の三次元”のプリンタの展覧会」等の観念が生ずると解される。もっとも、これらは抽象的な観念にとどまり、例えば「関西の、“次世代の３Ｄプリンタ”の展覧会」という観念に着目しても、本件役務との関係で、「商品としての次世代の３Ｄプリンタそのものを展示する展覧会」なのか、「次世代の３Ｄプリンタを利用した展覧会」なのか、「次世代の３Ｄプリンタの研究に関する展覧会」なのかなど、展覧会の具体的な内容を特定することはできない（なお、商標「音楽マンション」から生ずる「音楽に何らかの関連を有する集合住宅」は抽象的観念であり特定の観念を生じさせるものではないとして、同商標の識別性を肯定した知財高裁平成２８年（行ケ）第１０１９１号同２９年５月１７日判決がある。）。加えて、「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」は、辞書や用語辞典に掲載されている言葉ではなく、本来的に特定の意味や定義を有するものではない。
また、本件役務の分野において、「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」の文字が、原告以外の者に取引上一般に使用されている事実も、需要者等の間で特定の具体的な役務の内容や意味を表す言葉として認識されている事実もないから、本願商標が、実際上、特定の役務の質の表示として理解される事情はない。


さらに、前記１のとおり、本件役務の分野において、「○○展」の文字は、自他役務識別標識として採択され、使用され、認識されるのが一般的であり、これが「役務の質の表示」として使用され、認識されると解すべき取引の実情は存在しない。以上のように、「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」の文字が、特定の具体的な意味を有さず、一般にも使用されていない取引状況において、なお役務の質の表示として機能し、理解されると解すべき周辺事実も根拠もない。
したがって、本件役務に関する取引の実情を考慮すると、本願商標は、本件役務に使用された場合に、需要者等によって、「役務の質を表示したもの」と一般に認識されるものでないことが明らかである。
(3)原告による使用
原告は、本願商標を実際に使用しており、本願商標を表示する際は、他の文字よりも大きく目立つようにしたり、ウェブページのタイトルに記載するなど（甲２００）、十分に自他役務識別標識として認識される態様で表示しており、本願商標を単に役務の質の表示するものとして使用した事実はない。また、需要者においても、「全１７機種展示！株式会社サンステラ＆Crealityが「第３回関西次世代３Ｄプリンタ展」に出展します！」、「コンシューマー向けの３Ｄプリンター・マテリアルの輸入販売を手掛ける、株式会社サンステラは、この度、中国深圳のShenzhenCreality3DTechnology社（以下Creality社）と合同で、大阪府・インテックス大阪にて、２０２１年１０月６日（水）～８日（金）に開催される、「第３回関西次世代３Ｄプリンタ展」に「Creality」としてブース出展する事になりました。」（甲２０１）などとして、「関西次世代３Ｄプリンタ展」の文字のみで原告が開催する展示会を特定しており、需要者等が、本願商標を展示会の固有の名称、すなわち自他役務識別標識として認識していることは明らかである。したがって、原告による使用により、本願商標の識別性が喪失したといった事実はない。
(4)将来を含めた独占適応性
独占適応性の観点からも、本願商標の登録を拒絶する理由はない。「○○展」の文字は、本件役務の分野において、一般に、役務の質等の特性を表示するものとして使用され、認識されるものではないし、さらに、前記(2)のとおり、個別具体的な事情を考慮しても、「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」の文字は、特定の一般的な役務の質や内容を認識させるにとどまるものとは解されないから、「役務の特性を表示記述する標章」にも、「取引に際し必要適切な表示」にも該当しないことが明らかである。
「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」の文字が将来的に役務の質を表示したものや独占不適応な標章に該当するといい得るためには、証拠に基づいた論理的な根拠が必要である（商標「紅豆杉」についての東京高裁平成１２年（行ケ）第１６４号同１０月２５日判決はこの旨を判示する。）。しかし、「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」については、役務の質を表示するものと一般に認識されると解すべき証拠も根拠もなく、将来においてそのような一般認識が形成される蓋然性もなく、当然ながら、将来において需要者等が「関西次世代３Ｄプリンタ展」及び「次世代３Ｄプリンタ展」を役務の質の表示と認識すると予測できるだけの証拠も根拠もない。
(5)登録例
「○○展」との構成の商標は、展示会の開催等の役務を指定役務として、多く登録されている（甲２０２）。一例として、「分析機器展」（甲２０３）、「３Ｄ造形技術展」（甲２０４）、「モバイル端末・周辺機器展」（甲２０５）、「次世代介護テクノロジー展」（甲２０９）などがある。なお、原告は、単に登録例があることのみに基づいて本願商標を登録すべきと主張するものではなく、「○○展」との構成の商標が一律に識別性を欠くものとは解されないことを、実際の登録例の観点から、念のため申し添えるものである。
(6)小括
以上のとおり、本願商標は、本件役務に使用された場合に、一般に、需要者等に役務の質の表示と認識されるものではないから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には当たらず、商標法３条１項３号には該当しない。
３本件審決の認定等について
(1)本件審決の認定のとおり、展示会と何らかの関係性を有する地域の名称が展示会の名称に含まれることはあるが、地域の名称が固有の展示会名称の構成要素の一部として含まれている場合や固有の展示会名称に付加されている場合に、当該展示会名称が自他役務識別標識として認識されることに変わりはなく、そのことは、展示会の名称が一般に役務の質の表示に該当する理由とはならない。(2)本件審決は、本件文字部分は「「次世代３Ｄプリンタ」を主たる展示内容とし、当該展示内容を冠した展示会であると認識させるものであるから、「次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。」と認定するところ、同認定は同義反復的であるが、いずれにせよ、仮に本件文字部分からそのような意味が生じるとしても、それは抽象的な観念にとどまり、特定の役務の具体的な内容を理解させるものではない。さらに、仮に、使用されている商標が展示会の展示内容を認識させる場合があるとしても、役務に付された一つの標章が常に一つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、一つの商標が、自他識別機能を発揮すると同時に、併せて副次的に、需要者に役務の内容を想起させる場合があるにすぎない（一つの標章が商品の機能を表すと同時に自他商品の識別をもすることを判示する知財高裁平成２１年（行ケ）第１０１４１号同１０月８日判決がある。）。特に、本件役務の分野において、「○○展」の表示が特定の展示会を指称する名称として採択され、使用され、認識されている取引の実情の下では、特定の展示会を指称する「○○展」の文字が、「○○を内容とする展示会」をも想起させることと、併せて「○○展」の表示が自他役務識別標識として機能することとは、何ら矛盾するものではない。


(3)本件審決は、①「○○展」が展示会の名称として実際に使用されている実情があるとしても、展示会の開催において集客や出展者募集等のために主たる展示内容（テーマ）を端的に表すことは、同業界において必要不可欠といえるものであること、②そうすると、本件文字部分は、主たる展示内容を端的に表したものであり、本願商標全体としても、関西における展示会の内容を表したものと認識させるにすぎないものであって、将来を含め、役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるといえるから、特定人による独占使用を認めることは公益上適当でないとともに、自他役務の識別力を欠くものというべきであると認定する。しかし、上記①については、主たる展示内容（テーマ）を端的に表すことが必要不可欠であることを示す証拠はなく、主たる展示内容（テーマ）を端的に表すために「○○展」の表示が必要不可欠であるとの事実もない。現に、展示会「計測展」の「テーマ」は「未来のものづくり社会を支える計測と制御技術の総合展」と記載されており（甲６２）、「○○展」の表示ではないし、そのほか、展示内容の端的な説明として「○○展」とは別の表示が用いられていることは別紙４記載のとおりである。
上記②については、前記のとおり、将来を含め、本願商標が役務の質を表示記述するものに該当することの蓋然性を示す証拠はない。そもそも、商標法上、「役務の内容を表したもの」ではなく「役務の内容を端的に表したもの」が、当然に「役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章」に該当するとの明文の規定はなく、上記②に係る本件審決の認定はそれ自体失当である。「役務の内容を端的に表したもの」は、「役務の内容を表したもの」あるいは「役務の質を表示したもの」そのものではないから、個別の「役務の内容を端的に表したもの」が役務の質の表示に該当するか否かは、標章の構成や、役務の質の表示方法に係る取引の実情によって個別具体的に検討されるべきものであるところ、本件役務について、本願商標が役務の質の表示に該当しないことは前記のとおりである。
(4)本件審決は、ウェブサイト（イベント）の名称として、「○○展」の文字より大きく表して、又は括弧書きの使用や二段書き等により、「○○展」とは異なる名称を別途使用している事例がみられることからすれば、「○○展」の文字以外の文字を使用することにより、差別化を図っている様子がうかがえると認定する。しかし、展示会の業界においては、展示会に係る表示として、日本語名称、略称、通称、英語名称及び複数の展示会をまとめて表す総称など、様々な名称が使用されることが多く、それらが一つの展示会について同時に使用される場合に、いずれかが識別標識でありそれ以外が質の表示であるといった役割分担がされているわけではなく、いずれも特定人の展示会の出所を示す識別標識として使用されているのである。実際、本件審決が指摘する「ＴＥＣＮＯ－ＦＲＯＮＴＩＥＲ」と「モータ技術展」及び「電源システム展」との関係は、前者は複数のイベントをまとめて指称する際の名称であり、後者は個別の展示会名称である（甲２８、２９）。「ＳＵＢＳＥＡＴＥＣＨ    ＪＡＰＡＮ」と「海洋産業技術展」との関係については、当該展示会が外国人需要者をも対象としているところ（甲２０６）、日本人需要者及び外国人需要者に共通する通称をも採用しているにすぎず、いずれも特定人の展示会の出所表示として使用されていることが明らかである（なお、「海洋産業技術展」については、「海洋技術、海洋ビジネスに関する専門展示会」の表示が併記されており（甲１２４）、むしろこれが展示内容（テーマ）を端的に表したものである。）。「ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ」についても、日英両方に通用する通称であり（甲２０７）、「金型加工技術展」及び「金型展」は、固有の展示会名称の日本語版である。そもそも、「計測展」（甲１）、「測定計測展」（甲２）、「総合検査機器展」（甲３）、「電子機器トータルソリューション展」（甲５）、「食品開発展」（甲６）、「産業交流展」（甲１０）、「鉄道技術展」（甲１２）、「高精度・難加工技術展」（甲１３）、「表面改質展」（甲１４）、「猛暑対策展」（甲１８）、「国際ドローン展」（甲２０）、「産業用カメラ展」（甲４１、１３２）、「建築・建材展」（甲１３９）、「農水産業支援技術展」（甲１４５）、「精密加工測定展」（甲２２５）、「画像センシング展」（甲２２６）、「慢性期医療展」（甲２２７）、「在宅医療展」（甲２２７）などのように、「○○展」の表示が最も大きく表されていたり、「○○展」以外の表示が存在しない場合も多いのであるから、本件審決の前記認定が誤りであることは明らかである。なお、展示会業界に限らず、広く一般に、特定の役務について、識別標識が常に一つしか使用されないと解すべき理由はなく、同時に２以上の商標が使用されることがないことを示す証拠はない。
(5)本件審決は、本件文字部分について、「次世代の展示」、「次世代３Ｄプリンタを利用した展示」といった意味合いが自然に生じることはないというべきであると認定する。
しかし、「次世代３Ｄプリンタ展」の文字は、「次世代」、「３Ｄ」、「プリンタ」及び「展」の４語から成ることが容易に理解できるから、前記２(2)のとおり、複数の抽象的な観念が生じることは否定できず、生じる意味が一つに限定されると解すべき理由はない。本件審決の認定は、本件文字部分を、「次世代３Ｄプリンタ」と「展」とに分けて把握することを前提としているが、例えば、登録商標である「次世代介護テクノロジー展」（甲２０９）は、実際の使用態様として、「次世代」の文字のみを図形や記号で装飾するなど（甲７９～８１）、「次世代」と「介護テクノロジー展」とに分けて把握できるような態様でも使用されており、このような例からも、複数の語からなる展示会名称の構成の分析を一つに断定することは誤りである。もっとも、仮に本件文字部分について「次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」の意味が生じるとしても、前記のとおり、本件役務の取引の実情の下では、本願商標及び本件文字部分は役務の質の表示と認識されるものではない。(6)本件審決は、拒絶査定で示された「３Ｄプリンタ（ー）」の文字を冠した展示会の事例を引用するところ、それらのうち、「３Ｄプリンター展」の文字が使用されている、①「プラスチックス・ジャパン・ドットコム」のウェブサイト（甲５１の１・２）、②鉄鋼新聞、③日刊工業新聞及び④「ＭＩＣＲＯＪＥＴ」のウェブサイト（甲５２）については、次の点を指摘できる。


まず、上記①及び②は、展示会の開催レポート及び新聞記事であるが、年度の異なる同一の展示会に係るもので（甲２０８）、当該展示会の主催者が、自己の展示会を「３Ｄプリンター展」等とも称していたことからそれらの記事においても「３Ｄプリンター展」等の文字が使用されているにすぎず、当該文字は、役務の一般的な質や内容を表すものではなく、特定の展示会を指称するものとして使用されている。次に、上記③及び④についても、展示会に係る記事であるところ、「３Ｄプリンター展」の語は、記事の「見出し」に使用されているにすぎない。上記①～④のような新聞記事やレポート記事の見出しには、限られた文字数の中で、読者の目を引くよう短い表現を用いなければならず、そこで使用された語は、あくまで一時的なものであって、明確に定義されたものでもなく、将来において、需要者等によって一般的に使用されるとも解されない。また、上記①～④は、平成２６年から令和元年にかけての記事であるが（しかも、上記④の展示会はドイツで開催されたものである。）、この６年の間に、「３Ｄプリンター展」の文字はわずかにこれら数件の記事の見出し等に登場したにすぎないし、本件審決の時点で、「３Ｄプリンター展」の文字が、新聞記事ではなく、我が国の需要者等によって、取引上、一般に使用されていることを示す証拠はない。さらに、本願商標は「３Ｄプリンター展」ではなく「関西次世代３Ｄプリンタ展」であり、本願商標又は本件文字部分が他者に使用されている事実はなく、将来的に、取引上、一般に使用されると解すべき証拠もない。(7)被告は、「３Ｄプリンター」の文字を冠した展示会として、平成２０年から令和元年までの間で８件の事例を主張するが、うち３件は同一営業主体によるもので、実質的には６主体による展示会にとどまっている。そして、上記期間内に６主体によるものにとどまっているという事情が、むしろ重視されるべきである。
第４被告の主張
本件審決の認定、判断は、正当であって、本件審決に原告主張の違法はない。
１本願商標が商標法３条１項３号に該当すること
(1)はじめに
本願商標の構成中の「次世代」の文字及び「３Ｄプリンタ」の文字部分は、一般に慣れ親しまれた語であること、「次世代」の文字が、各種製品等に対して「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」の意味合いで用いられる語であり、「３Ｄプリンター」に対しても実際に使用されていること、「展」の文字は、展示会の名称の一部として多数使用されるものであることを併せて考慮すると、本件文字部分は、その構成文字から、「次世代の３Ｄプリンタの展示会」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
また、展示会の開催において、「展」の文字に主たる展示内容（展示される製品や技術等）を冠し、「○○展」と称して、展示会の内容を端的に表したものが、業界において一般に使用されている実情がみられること、実際に「３Ｄプリンター」を展示内容としたり、「３Ｄプリンター」を「展」の文字に冠して使用する事例が存在することからすると、本願商標「次世代３Ｄプリンタ展」の文字は、「次世代３Ｄプリンタ」を主たる展示内容とする展示会であることを表したにすぎないと認識させるものであるから、「次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。
加えて、特定の地域における展示会であることを表すものとして、地名が使用されている実情がみられることからすると、本願商標は、全体として、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。
そうすると、本願商標を本件役務について使用しても、これに接する需要者等は、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」を表したもの、すなわち役務の質（内容）を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、本件役務との関係で、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」といった役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、需要者等によって本件役務に使用された場合に、役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。
(2)商標法３条１項３号の趣旨について
商標法３条１項３号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される（最高裁昭和５３年（行ツ）第１２９号同５４年４月１０日第三小法廷判決・裁判集民事１２６号５０７頁）。
そうすると、商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、当該商標が指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、需要者等によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるのであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されていることを要しないと解される（知財高裁令和３年（行ケ）第１０１００号同４年５月１９日判決（「ＳｃｒｕｍＭａｓｔｅｒ」事件））。


そして、当該商標の需要者等によって当該役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考慮して判断すべきである（知財高裁令和３年（行ケ）第１０１１３号同４年１月２５日判決（「睡眠コンサルタント」事件））。(3)本願商標の商標法３条１項３号該当性についてア本願商標を構成する各文字の語義及び使用例並びに語義上の意味合いについて本願商標の構成中の「関西」の文字は、「京阪神地方」を意味する語である（乙１）。そして、本願商標の構成中の「次世代」の文字は、「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」の意味をもって、「次世代の製品」、「次世代型携帯電話」、「次世代インターネット」のように使用される語である（乙２～４）。また、本願商標の構成中の「３Ｄプリンタ」の文字は、一般に、「コンピュータ（ー）」、「フォルダ（ー）」、「ウエハ（ー）」等、語尾の長音を省略して表記することがしばしばあることからすると、「３Ｄプリンター」の長音を略して表記したものと容易に理解できるものであるところ、当該語は「三次元キャド（ＣＡＤ）のデータを元に、対象の断面図を幾重にも積層させて立体物を作る装置。三次元印刷機。」を意味する（乙５）ものであり、いずれの語も昨今において一般に慣れ親しまれた語であるといえる。
なお、「次世代」の語は、「３Ｄプリンター」に対しても、「格段に進歩した、さらに高性能の」といった趣旨で使用されている実情がある（甲２５～２７、５３、乙６～８）。
加えて、本願商標構成中の「展」の文字は、「多くの人にひろげて見せる。」等を意味する語であり（乙９）、展示会の開催において、展示会の名称の一部として、「・・・展」のように語尾に付されて多数使用されている実情がある（甲１～２４、２８～４６、６２～１６２）。
以上によると、本件文字部分は、その構成文字から「次世代の３Ｄプリンターの展示会」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
イ展示内容を冠した「○○展」の使用例について
展示会を行う業界において、例えば、「モータ技術展」（甲２８）、「電源システム展」（甲２９）、「電子部品材料展」（甲３０）、「海洋産業技術展」（甲３２）、「交通インフラ設備機器展」（甲３４）のように、主たる展示内容（製品や技術等）を冠した「○○展」の文字が使用されている実情を確認することができる（甲２８～４６）。すなわち、「○○展」における「展」を除いた「○○」の文字部分が、主たる展示内容を表したものであると無理なく理解できるときは、「○○展」の文字は、展示会の内容（テーマ、主たる出展対象）を表したものとみることができる。そして、展示会を行う業界においては、「３Ｄプリンター」を出展する展示会があり（甲４７、４９、乙１０）、中には、「３Ｄプリンター」の文字を冠した展示会が実施されていることが複数のウェブサイト等で確認できる（①「イプロスものづくり」のウェブサイト及び「富山商工会議所」の「プレスレター」の記載（甲５０、乙１１）、②「プラスチックス・ジャパン・ドットコム」のウェブサイトの記載（甲５１の１・２）、③「所沢なび」のウェブサイトの記載（乙１２）、④「プラスチックス・ジャパン・ドットコム」のウェブサイト及び鉄鋼新聞の記載（乙１３、１４）、⑤日刊工業新聞の記載（乙１５）、⑥「ＭＩＣＲＯＪＥＴ」のウェブサイト記載（甲５２）、⑦「ＩＮＴＡＭＳＹＳ」のウェブサイトの記載（乙１６）並びに⑧「日本印刷新聞」のウェブサイトの記載（乙１７））。
ウ展示会における地名の使用状況について
展示会の開催において、出展者や参加者等の対象（ターゲット）地域又は展示会の開催地の名称（地名）を、展示会の名称に付すなどして、特定の地域における展示会であることを表すものとして地名が用いられている実情がある（甲５４～５８、乙１８）。
そうすると、本願商標において、本件文字部分とスペースを介して配された「関西」の文字部分は、特定の地域（関西）における展示会であることを表したものとみることができる。
エ小括
前記アのとおり、本願商標構成中の「次世代」の文字及び「３Ｄプリンタ」の文字部分は、一般に慣れ親しまれた語であること、「次世代」の文字が、各種製品等に対して「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」の意味合いで用いられる語であり、「３Ｄプリンター」に対しても実際に使用されていること、「展」の文字は、展示会の名称の一部として多数使用されるものであることを併せて考慮すると、本件文字部分は、その構成文字から、「次世代の３Ｄプリンタの展示会」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
また、前記イのとおり、展示会の開催において、「展」の文字に主たる展示内容（展示される製品や技術等）を冠し、「○○展」と称して、展示会の内容を端的に表したものが、業界において一般に使用されている実情が見られ、「３Ｄプリンター」が出展されている展示会の中には、「３Ｄプリンター」の文字を冠し、「３Ｄプリンター展」のように称する展示会も存在する。
以上を総合して考慮すると、本件文字部分は、「格段に進歩した３Ｄプリンター、さらに高性能の３Ｄプリンター」ほどの意味合いを認識させる「次世代３Ｄプリンタ」を主たる展示内容とする展示会であることを表したにすぎないと認識させるものといえるから、本件文字部分は、「次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。
さらに、前記ウのとおり、特定の地域における展示会であることを表すものとして地名が使用されている実情がみられることからすると、本願商標は、全体として、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」ほどの意味合いを認識させるというべきである。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、本件役務について使用をしても、これに接する需要者等は、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」を表したもの、すなわち役務の質（内容）を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、本件役務との関係で、「関西における次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会」といった役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、需要者等によって本件役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、本願商標は、商標法３条１項３号に該当する。
２原告の主張について
(1)「○○展」の文字の使用について


ア「○○展」の名称が役務の質（内容）を表すか否かは、当該名称を構成する文字とその使用状況等から判断すべきであって、展示内容を冠した「○○展」の文字が、展示会のウェブサイトの目立つ部分に表示されたり、大きく表示されたりしているからといって、直ちに役務の内容を表したものではないということはできないし、自他役務の識別標識として機能する固有の名称であると捉えることもできない。また、主催者が、出展者の募集や集客のために、展示内容が端的に分かる展示会の名称をウェブサイトの目立つ部分に表示させたり、大きく表示させたりすることは、極めて自然なことというべきである。
イ本願商標については、前記１のとおり、本件文字部分は、主たる展示内容を「展」の文字に冠して、展示会の内容を表したものとして無理なく看取、理解されるものであり、商標全体としても、役務の質を表示したものと認識させるものである。
ウ原告提出の証拠においても、主たる展示内容を冠した「○○展」の文字の使用が多数みられる（例えば、「橋梁・トンネル技術展」（甲１１、８７、８９）、「鉄道技術展」（甲１２、９０、９２）、「高機能化部品展」（甲１０１）、「関西物流展」（甲１７、１０２、１０４）、「国際ドローン展」（甲１１０、１１２））。エＪＥＴＲＯのウェブサイト（甲２３０）において、主たる展示内容を冠した「○○展」よりなる展示会の名称が、固有の名称よりなる展示会等と並列に紹介されているとしても、ＪＥＴＲＯが様々な展示会を紹介する上で、主催者が使用する展示会の名称をそのまま用いて紹介することは当然のことである。また、展示会等主催者以外の者が展示会等を紹介するウェブサイト（例えば、甲８９、９２、９５、９７、９９等）において、「○○展」の文字が大きく目立つように表示されているとしても、集客等の支援、促進等のために、展示会の名称を大きく目立つように表示することは自然に行われることであって、当該ウェブサイトで大きく目立つように表示されているからといって、直ちに「○○展」の文字が、内容を表したものではないとか、自他役務の識別標識として機能する固有の名称であるということにはならない。
(2)需要者等の認識について
ア例えば、出展企業が自己の顧客やウェブサイトを訪れる者等を想定して、自己のウェブサイトにおいて当該展示会に出展することを情報発信する際に、主催者が用いる展示会の名称を、会場名や開催日時、ブース位置（小間番号）とともに、そのまま使用し、案内することは当然のことであって、出展者又は来場者が、自己のウェブサイト等で展示会へ参加することについて言及する際に、展示会の名称をそのまま使用したからといって、「○○展」の文字が、直ちに自他役務の識別標識として機能する固有の名称であると捉えられるとはいえない。イ本願商標については、本件文字部分である「次世代３Ｄプリンタ展」は、前記１のとおり、主たる展示内容を「展」の文字に冠して、展示会の内容を表したものとして無理なく看取、理解されるものであり、商標全体としても、役務の質を表示したものと認識させるものである。
ウ原告提出の証拠の記載からも、需要者（出展者又は来場者）において、「○○展」が展示内容を表したものであると認識している様子が見受けられる（例えば、「計測展」についての甲１６４の記載、「測定計測展」についての甲１６５の記載、「総合検査機器展」についての甲１６６の記載、「西日本国際福祉機器展」についての甲１７２の記載）。
(3)「○○展」の文字が役務の質（内容）の表示に該当しないとの主張について主たる展示の内容を冠した「○○展」の文字が、役務の質を表示するものであることは、前記１のとおりであって、主たる展示内容以外の、より詳細な展示内容の情報が記載されている他の記述があるとしても、そのことによって、本願商標が役務の質を表したものと認識されないというべきことにはならない。(4)識別性判断における取引の実情の考慮について展示会の業務における取引の実情は、前記１(3)イのとおりであって、主たる展示内容を冠した「○○展」の文字が、本件役務を提供する業界において、複数の事業者によって多数使用されている実情がある。そして、本件文字部分は、主たる展示内容である「次世代３Ｄプリンタ」を「展」に冠して、展示会の内容を表したものと無理なく認識できるものである。
(5)独占適応性について
前記１のとおり、本願商標を構成する「関西」の文字は、特定の地域における展示会であることを表すための地名であること、「次世代３Ｄプリンタ」の文字部分は、「展」の文字との関係で、主たる展示内容を表すものと無理なく理解できるものであり、実際に「３Ｄプリンター」を展示内容としたり、「３Ｄプリンター」を「展」の文字に冠して使用する事例が存在すること等からすると、関西において、次世代の３Ｄプリンターを内容とする展示会を企画又は開催しようとする事業者においては、「関西次世代３Ｄプリンタ展」の文字からなる本願商標の使用を欲するというべきである。そうすると、たとえ、展示会名称の事前調査等によって他者の展示会名称との重複を避けることがあるとしても、本願商標は、取引に際し必要適切な表示としてその使用を欲するものというべきであるから、独占適応性を欠くものである。
(6)本願商標の商標法３条１項３号非該当性の主張について本願商標が役務の質を表示するものであることは、前記１のとおりであり、原告の主張の前提についても前記(1)～(5)のとおり失当であり、また、本願商標が商標法３条１項３号に該当するか否かの判断は個別具体的になされるべきであって、過去の登録例に左右されるべきではないから、原告の主張は、いずれも失当である。
(7)本件審決に対する主張について
ア本願商標が、役務の質を表したものであることは前記１のとおりであって、自他役務の識別標識として機能する固有の名称ということはできないから、これを前提にした原告の主張は失当である。


イなお、例えば「ＴＥＣＨＮＯ－ＦＲＯＮＴＩＥＲ   ２０２２（２０２３）」と各展示会の名称（甲２８～３１、乙１９）や、「ＳＵＢＳＥＡ／ＴＥＣＨＪＡＰＡＮ／第４回海洋産業技術展２０２２」（甲３２）、「ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ２０２２（第３２回金型加工技術展）／金型展２０２２大阪」（甲３３）、「メンテナンス・レジリエンスＴＯＫＹＯ２０２２」と各展示会の名称（甲３４～３７、甲１１０、乙２０）、「九州アグロ・イノベーション２０２２」と各展示会の名称（甲４５、４６）において、「○○展」の名称とは別の名称が併記されている態様をみると、当該別の名称が固有の名称であるのに対し、「○○展」の文字が展示会の内容を表したものであると認識できることは、一見して明らかといえる。また、このように異なる名称を併記した事例は、上記以外にも多数見られる（甲３、４、１７、２２、２３、３９、４０、４２～４４、６７、７０、１１５～１２１、１２４～１２７、１２９、１３０、１３３～１３８、１４８～１５１、１５４、１５７）。
第５当裁判所の判断
１認定事実等
(1)語の意義等
ア「広辞苑    第七版」株式会社岩波書店（平成３０年１月１２日発行）によると、「関西」は「京阪神地方」をいう語であり（同６５７頁）、「次世代」は、「①次の世代。子供の代。」、「②次の時代。次の段階。」を意味する語であり（同１２８６頁）、「スリーディー【３Ｄ】」は、「①立体的であること。三次元。さんディー。②３Ｄ映画の略。」を意味する語であり（同１５８９頁）、「プリンター」は、「①印刷工。印刷機。②写真の焼付機。③コンピューターで、情報を出力用紙に印字する装置。印字機。」を意味する語であり（同２５９９頁）、「スリーディー・プリンター【３Ｄprinter】」は、「三次元キャド（ＣＡＤ）のデータを元に、対象の断面図を幾重にも積層させて立体物を作る装置。三次元印刷機。」を意味する語である（同１５８９頁）（甲２３１、２３２、乙２、５）。また、上記「広辞苑第七版」によると、「展」は、「展覧会の略。」を意味する語であって、用例として「ピカソ展」があり（同２０１７頁）、そして、「展覧会」は、「美術品・工芸品などを並べて見せる会。」を意味する語であって（同２０３７頁）、そのうち「展覧」の語が「物品・作品などを並べて見ること。また、見せること。」を意味する語であること（同２０３７頁）も考慮すると、「品物・作品をならべて一般の人々に見せること。」を意味する語である「展示」（同２０２４頁）と「①人々が集まってする行事。集まり。つどい。」等を意味する語である「会」（同４７２頁）から成る「展示会」と、ほぼ同義と解される。
なお、一般に、「プリンター」が「プリンタ」とも表記されることは、公知の事実と解される。
イ「次世代」は、「大辞泉【第二版】    上巻」株式会社小学館（平成２４年１１月７日発行）によると、「①次の世代。子供の代。」、「②次の時代。また、技術や製品の機能などが格段に進歩した段階。」を意味する語であり（乙３）、「大きな活字の新明解国語辞典第八版」株式会社三省堂（令和３年２月１日発行）では、「〔次の世代がその担い手になる意で〕今の段階につぐ次の進んだ段階。最尖端の技術をとり入れ、現在よりもさらに高性能のものを目指して、開発を進めているものについて言う。」とされる語である（乙４）。
また、上記「大きな活字の新明解国語辞典第八版」によると、「展」は、「多くの人にひろげてみせる。」等を意味する語であるとともに、「展覧会。」の略語であるとされる（乙９）。
(2)使用例等
ア「次世代」の語を「３Ｄプリンタ」の語に付した使用例次のように、「次世代」の語が、「３Ｄプリンタ」に対し、「次の段階」といった意味を示す趣旨で付されて用いられている例がある。(ｱ)「ＪＯＥＬ」のウェブサイトでは、「もの作りを変える次世代型３Ｄプリンターが新生日本電子の象徴的製品になる」など、一般的な３Ｄプリンターとは異なり電子ビームを使って金属粉末を溶かすという画期的な製品を紹介する記載において、「次世代型３Ｄプリンター」の語が用いられている。（甲２５）(ｲ)「近畿大学次世代基盤技術研究所」の「３Ｄ造形技術研究センター」のウェブサイトでは、次世代の「ものづくり」に欠かせない金属系材料を中心とした３Ｄ積層造形技術に関する技術開発等の例の一つとして、「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム（次世代型産業用３Ｄプリンタ等技術開発）」研究開発プロジェクト（経済産業省受託事業）の説明が記載されている。（甲２６）(ｳ)「ＴＲＡＦＡＭ」のウェブサイトでは、事業の説明において、世界一の造形速度、造形精度を有する「次世代型産業用３Ｄプリンタ技術開発」について記載されている。（甲２７）
(ｴ)「ｉｇｕａｚｕ」のウェブサイトでは、「フランスのＡＭ技術と日本の熱処理・加工技術で新たなモノづくりの世界を切り拓かれている」事例の紹介において、「AdditiveManufacturing（以下ＡＭ）は、樹脂や金属素材で高精度の積層造形が可能な次世代３Ｄプリンターを用い、航空宇宙や自動車、原子力等の先端産業製品の開発製造を行おうというもの。」と説明されている。（甲５３）(ｵ)平成３１年２月１５日の毎日新聞の記事には、「次世代３Ｄプリンターなど新分野に取り組む国内メーカーとの取引」といった記載がある。（乙６）(ｶ)平成３０年８月９日の日経産業新聞の記事には、「世界最大級の装置に加え、２０年には１辺が１３０センチの立方体を製造できる次世代３Ｄプリンターの販売を日本で開始する計画」という記載がある。（乙７）
(ｷ)平成２６年６月２５日の日経産業新聞の記事には、「開発は２０１３年度から始まった次世代３Ｄプリンター開発の国家プロジェクト」についての記載がある。
（乙８）


イ「〇〇展」の語の使用例
(ｱ)次のように、「〇〇展」の語が、「〇〇」の部分に当該展示会の主たる展示内容（製品、技術等）やそれに係る共通の特徴を示す語を置く形で用いられている例がある。
「モータ技術展」（甲２８）、「電源システム展」（甲２９）、「電子部品材料展」（甲３０）、「熱設計・対策技術展」（甲３１）、「海洋産業技術展」（甲３２）、「金型加工技術展」、「金型展」、「金属プレス加工技術展」（甲３３）、「交通インフラ設備機器展」（甲３４）、「建設資材展」（甲３５）、「地盤改良展」（甲３６）、「インフラ検査・維持管理展」（甲３７）、「テロ対策特殊装備展」（甲３９）、「コンバーティングテクノロジー総合展」（甲４０）、「産業用カメラ展」（甲４１）、「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展」（甲４２）、「農業資材展」（甲４５）、「畜産資材展」（甲４６）、「下水道展」、「東京・下水道展」、「表面改質展」、「高精度・難加工技術展」、「おかやまテクノロジー展」、「サステナブルマテリアル展」、「名古屋    ものづくりＯＤＭ／ＥＳＭ展」、「名古屋製造業ＤＸ展」、「名古屋    計測・検査・センサ展」、「名古屋
ものづくりＡＩ／ＩｏＴ展」（甲４８）
(ｲ)そして、前記(ｱ)のような「〇〇展」の語の使用例の中には、「３Ｄプリンタ」と「展」から成る例がある。
ａ「富山商工会議所会員事業所プレスレター」では、平成３０年１１月１５日及び同月１６日に開催される北陸初となる国内外４社の次世代３Ｄプリンタ総合展示会が、「北陸初となる複数メーカー合同の３Ｄプリンタ展示会開催」などという記載をもって紹介されている（甲５０）。そして、「イプロスものづくり」のウェブサイトには、同展示会について、北陸初の「３Ｄプリンター展」が開催されたことの記載がある（乙１１。なお、同サイトには、平成３１年２月６日から開催される「次世代プリンター展」についての記載もある。）。ｂ「プラスチックス・ジャパン・ドットコム」のウェブサイトには、平成２８年１月２７日から同月２９日まで開催された３Ｄプリンターに関する展示会である「３ＤPrinting２０１６（３Ｄプリンター展）」についての記載があり（甲５１の１）、平成２９年２月１５日から同月１７日まで開催された同様の展示会である「３Ｄプリンター展（３ＤPrinting２０１７）」についての記載がある（甲５１の２）。
ｃ「ＭＩＣＲＯＪＥＴ」のウェブサイトでは、令和元年１１月１９日から同月２２日まで開催された３Ｄプリンターの展示会である「formnext2019」について、「世界最大の３Ｄプリンター展」といった記載がある（甲５２）。ｄ「所沢なび」のウェブサイトには、平成２９年４月１６日から同年５月１３日まで「．Ｍａｋｅところざわ２０１７」イベント内で開催された「３Ｄプリンター展」についての記載がある（乙１２）。
ｅ「プラスチックス・ジャパン・ドットコム」のウェブサイトには、平成３１年１月３０日から同年２月１日まで開催された「ＴＣＴＪａｐａｎ２０１９」について、同展示会が「３Ｄプリンター展を前身とする展示会」であることの記載がある（乙１３）。そして、平成３１年１月２４日付けの鉄鋼新聞の記事でも、同展示会が「東京の３Ｄプリンター展」として記載されている（乙１４）。ｆ平成２６年９月１８日付け日刊工業新聞の記事では、同月１７日に開幕した３Ｄプリンターの展示会が「３Ｄプリンター展開幕－アスペクトなど５社、装置や活用法を提案」との見出しをもって紹介されている（乙１５）。ｇ「ＩＮＴＡＭＳＹＳ」のウェブサイトでは、令和元年上半期のまとめの記事において、「付加製造業展（３Ｄプリンター展）」が急速に発展したこと、上海で開催された「ＴＣＴＡｓｉａ    付加製造業展（３Ｄプリンター展）」で高性能な大型造形産業用３Ｄプリンターを発表したこと、アメリカ・デトロイトで開催された「Ｒａｐｉｄ＋ＴＣＴ    付加製造業展（３Ｄプリンター展）」に出展したことの記載がある（乙１６）。
ｈ「日本印刷新聞」のウェブサイトでは、３Ｄプリンターに関する企画展が、「印刷博物館、３Ｄプリンター展開催中」の見出しをもって紹介されている（乙１７）。
２取消事由について
(1)本願商標の商標法３条１項３号該当性の検討
ア本願商標の「関西    次世代３Ｄプリンタ展」については、「関西」と「次世代３Ｄプリンタ展」との間に空白があること及び「関西」が「京阪神地方」をいう語であることを踏まえると、その構成上、「関西」の文字部分と「次世代３Ｄプリンタ展」の本件文字部分の二つの部分に区分されることが明らかである。イ(ｱ)前記１(1)からすると、本願商標のうち本件文字部分である「次世代３Ｄプリンタ展」は、「次の段階」等を意味する「次世代」の語、「三次元印刷機」等を意味する「３Ｄプリンタ」の語及び「展覧会」ないし「展示会」の略語である「展」の語から構成されるといえる。
そして、「ピカソ展」の用例からもうかがえるように、「展」の語が、当該展示会等で取り扱われる内容やそれに係る共通の特徴を示す語を冠して「○○展」という形で使用されることがあることは、公知の事実である。(ｲ)前記１(1)イによると、「次世代」の語は、「次の段階」等をいう場合に特に「技術」等に関して用いられることが多いとの事情もうかがわれるところ、同(2)アのように、「次世代」の語が、「３Ｄプリンタ」に対し、「次の段階」といった意味を示す趣旨で付されて用いられている例があることも考慮すると、本件文字部分に接した者は、本件文字部分が「次世代３Ｄプリンタ」の語と「展」の語とから成るものと理解するというのが自然である。
(ｳ)前記(ｱ)及び(ｲ)の点に加え、前記１(2)イ(ｱ)のように、「〇〇展」の語が、「〇〇」の部分に当該展示会の主たる展示内容（製品、技術等）やそれに係る共通の特徴を示す語を置く形で用いられている例があり、同(ｲ)のように、そのような「〇〇展」の語の使用例の中に「３Ｄプリンタ」と「展」から成る例があることも考慮すると、本件文字部分については、「次の段階の３Ｄプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする展示会」という意味合いを容易に認識させるものであるということができる。


ウ前記イの点に加え、「関西」の語の意義や、行事の名称を含む特定の名称に地域を付記してその所在地や開催場所等を示すことが広く行われていることは公知の事実であること（なお、展示会等についても同様であることは、証拠（甲４８、５４～５８、乙１８）によっても裏付けられている。）も踏まえると、本件審決時である令和４年５月１９日の時点において、本願商標である「関西次世代３Ｄプリンタ展」は、展示会等に係る本件役務について使用されるときは、これに接する需要者等において、「関西における、次の段階の３Ｄプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする展示会」を表したものと認識されるというべきであるから、役務の提供の場所を表示するとともに、役務の内容を認識させるものとして役務の質を表示する標章に当たるということができる。
エそして、本願商標は、「関西    次世代３Ｄプリンタ展」のみからなり、「関西次世代３Ｄプリンタ展」の語を標準文字で記すという、普通に用いられる方法で表示する商標であるから、商標法３条１項３号に該当するというべきである。なお、以上に関し、仮に、本願商標に接した需要者等において、本件文字部分が「次世代」の語と「３Ｄプリンタ展」の語とから成るものと理解することがあったとしても、その場合、「次世代３Ｄプリンタ展」は、本件役務について使用されるときは、「３Ｄプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする次の段階の展示会」を表したものと認識され、役務の質を表示するとともに、役務の提供の態様、提供の方法又は時期その他の特徴を表示する標章に当たるというべきであるから、本願商標が商標法３条１項３号に該当するとの前記判断は左右されない。
(2)原告の主張について
ア原告は、本件役務の分野において、「○○展」の語が、一般に、「特定人が開催等する展示会等の固有の名称」として採択され、使用されていることが明らかであると主張する。
しかし、原告の主張する使用例（別紙２）全てを前提としても、前記(1)の判断は左右されない。前記１(1)及び(2)イ(ｱ)の認定事実等を踏まえると、原告が主張する使用例についても、「○○」展という展示会等の名称のうち「○○」の部分が展示会等の内容又はそれに係る共通の特徴を示すものである場合には、当該名称に接した者においては、当該展示会等の固有の名称という意味合いと同時に、当該展示会の内容等を「○○」が示すものと認識するというべきであり、「○○展」が特定人が開催等する展示会等の固有の名称を示すものであるということから、直ちに、当該「○○展」が当該展示会等の内容等を示すものであるということが否定されるものではない。
この点、原告は、ＪＥＴＲＯのウェブサイト（甲４８、２３０）において「○○展」の表示が固有の展示会名称として掲載されている旨を主張するが、展示会等の内容等を示す語であっても個々の展示会等の名称とされている以上は上記ウェブサイトに当該名称をもって掲載されることは当然であるといえ、上記ウェブサイトに「○○」の部分が直ちに展示会等の内容等を十分に示す語ではない「○○展」の使用例とみ得るものが掲載されているとしても、そこに掲載されている他の「○○展」について「○○」の部分が展示会等の内容等を示すものであることを否定すべきものとはならない。
したがって、原告の前記主張は、前記(1)の判断に影響しない。イ原告は、需要者等の認識に係る使用例（別紙３）について主張するが、前記アで述べたところに照らし、需要者等が「○○展」の文字を特定人の展示会等を指称する語として用いている例があるとしても、そのことは、前記(1)の判断に影響しない。
ウ原告は、独占適応性に関し、展示会の業界において、本件役務の取引の実情の下で、個別具体的な「○○展」の文字は、同種の展示会を開催等する取引者にとって、事前の調査検討の対象として容易に使用を回避できるものであり、また実際に他者との重複使用が回避されており、取引に際し必要適切な表示として必ずその使用を欲するものとはいえないと主張する。
しかし、そもそも、商標法３条１項３号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないという理由も有するものであって（前掲最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷判決参照）、単に、同種の展示会を開催等する取引者が事前の調査検討によって他者との重複使用が回避されれば足りるというものではない。加えて、展示会等の内容等を示す語を冠して「○○展」の名称が用いられる場合、当該名称を使用する者において、複数の一般的な語から成る名称であるため特に問題を生じないであろうと考えることは相応に合理的であるといえ、そのような場合に、その者に、当該名称の使用例が他に存在するかどうかについて、登録商標の有無を調査する場合と同程度の法的な調査義務を課すことは合理性を欠くというべきである。本件全証拠によっても、展示会に係る業界において、一般に、「○○展」の文字の使用に当たり標章の使用と同程度の注意が払われていると認めるには足りず、展示会等を開催等する者が同種の展示会の名称を調査するなどしているという実態が仮にあるとしても、それは、基本的に、集客力や独自性の発揮といった観点や、商標法３条２項により保護され得る標章の使用を避けるといった観点から、事実上行われているとみるのが相当である。したがって、原告の前記主張も、前記(1)の判断を左右するものではない。エ原告は、他に「○○展」という商標の登録例があることからして、「○○展」との構成の商標が一律に識別性を欠くものとは解されないと主張するが、同主張は、前記１(1)の「次世代」や「３Ｄプリンタ」の語の意義や、同(2)の使用例を踏まえた本願商標についての前記(1)の判断に影響するものではない。オその余の原告の主張は、いずれも、既に認定判断したところに反するか、前提とする事情を欠くか、あるいはそもそも前記(1)の判断に影響しないものであって、いずれも同判断を左右するものではない。
３まとめ
以上によると、原告主張の取消事由は認められない。
なお、本願商標がその指定役務である別紙１指定役務目録記載の役務のうち本件役務以外の役務について使用される場合に、本件役務について使用される場合と異なって解すべき事情は見当たらない。
第６結論
以上の次第で、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
本        多     知        成
裁判官
中     島        朋     宏
裁判官
勝        又     来未子